第9回　プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて、最高裁判決後、明確性要件違反ではないとされた事例 （旨み成分と栄養成分を保持した無洗米事件：知高判平29.12.21） – 弁護士法人黒田法律事務所 黒田特許事務所
コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動
ホーム
事務所概要
業務範囲
メンバー
コラム・著書
台湾コラム
東京弁護士コラム
知っておこうフィリピン法
著書
インドネシア関連記事
セミナー
セミナー情報
セミナーの様子
採用
アクセス
東京事務所
黒田法律事務所 上海代表処
黒田日本外国法事務律師事務所
言語
English
简体中文
繁體中文
お問い合わせ
検索:
東京弁護士コラム
HOME
コラム
東京弁護士コラム
第9回　プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて、最高裁判決後、明確性要件違反ではないとされた事例 （旨み成分と栄養成分を保持した無洗米事件：知高判平29.12.21）
2018/01/30 / 最終更新日時 : 2019/11/26 support 東京弁護士コラム
第9回　プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて、最高裁判決後、明確性要件違反ではないとされた事例 （旨み成分と栄養成分を保持した無洗米事件：知高判平29.12.21）	
１．プロダクト・バイ・プロセス（PBP）クレームとは、一般に、物の発明について、製造方法が記載されたクレーム（特許請求の範囲）をいう。特許法では、発明の対象は、物の発明、方法の発明、製造方法の発明と定められているが、PBPクレームは、物の発明になる。例えば、製造方法Aより形成された物B（200℃～300℃の窒素雰囲気中で熱処理された半導体素子）というものである。
２．平成27年6月5日、最高裁は、PBPクレームに関し、２つの重要な判決を言い渡した。
１つは、PBPクレームの技術的範囲についてであり、最高裁は、「特許発明の技術的範囲は、 当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるものと解するのが相当である。」と判示したものである。これは、要するに、PBPクレームで、被疑侵害品が、製法が異なろうが、同一の構造の物であればクレームに含まれるというものである（いわゆる物同一性説）。
もう１つは、PBPクレームの特許性（有効性）に関するものである。PBPクレームについては、物の発明であるにもかかわらず、製造方法の記載があると、製造方法の記載が物の構造や特性との関係が不明であるため、明確性要件（特許法36条6項2号）のPBPクレームが特許性を有する（有効である）というためには、「出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られる」と判示したのである。すなわち、最高裁は、PBPクレームについて、原則として特許性がない（無効である）と判示し、そのうえで、例外的に、構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときには、特許性がある(有効である)と判示した。
３．ところが、知財高裁平成29年12月21日判決は、PBPクレームの有効性について、以下のとおり判示した。
「特許請求の範囲に物の製造方法が記載されている場合であっても、上記一般的な場合と異なり、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識から一義的に明らかな場合には、第三者の利益が不当に害されることはないから、明確性要件違反には当たらない。」（下線付加）
そのうえで、具体的なあてはめにおいて、「本件訂正後の特許請求の範囲請求項１の「摩擦式精米機により搗精され」という記載は、本件発明に係る無洗米の前段階である前記ウ⒜⒝の構造又は特性を有する精白米を製造する際に摩擦式精米機を用いることを意味するものであり、「無洗米機（２１）にて」という記載は、上記精白米から前記ウ⒞の構造又は特性を有する無洗米を製造する際に無洗米機を用いることを意味するものであって、前記ウ⒜ないし⒞のほかに本件発明に係る無洗米の構造又は特性を表すものではないと解するのが相当である。
そして、本件発明に係る無洗米とは、玄米粒の表層部から糊粉細胞層までが除去され、亜糊粉細胞層が米粒の表面に露出し、米粒の５０％以上に「胚芽の表面部を削りとられた胚芽」又は「胚盤」が残っており、糊粉細胞層の中の糊粉顆粒が米肌に粘り付けられた状態で米粒の表面に付着している「肌ヌカ」が分離除去された米であるといえる。
そうすると、請求項１に「摩擦式精米機により搗精され」及び「無洗米機（２１）にて」という製造方法が記載されているとしても、本件発明に係る無洗米のどのような構造又は特性を表しているのかは、特許請求の範囲及び本件明細書の記載から一義的に明らかである。よって、請求項１の上記記載が明確性要件に違反するということはできない。」と判示した。
４．PBPクレームの有効性に関する上記の最高裁判決（後者）は、PBPクレームが、原則として特許性がない（無効である）というものであり、PBPクレームが事実上特許として利用価値がないというに等しいものであった。
ところが、上記知財高裁判決では、製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識から一義的に明らかであれば、明確性要件違反にはならないと判示して、PBPクレームの特許性（有効性）についての道を残したのである。
当該判決が、さらに最高裁でどのように判断されるかは予断を許さないが、PBPクレームの特許性(有効性)を肯定的に捉えるものとした点で、非常に注目されるものである。
(参考)
知高判平29.12.21（最高裁判所ホームページ）
＊本記事は、法律に関連する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は当事務所にご相談下さい。
執筆者
パートナー弁護士 吉村 誠
Facebook
twitter
カテゴリー
東京弁護士コラム
知っておこうフィリピン法
前の記事
第104回　フィリピンで空撮を楽しむ前に、知っておくべきこと
2018/01/29
台湾ビジネス法務実務情報
次の記事
携帯電話の通信APPの約款に関する規制
2018/02/01
お気軽にお問い合わせください
受付時間 9:30-18:00(日本時間)
[ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ
アクセスランキング
ビックリ仰天！台湾事情
第116回　不動産所有権の移転時期
東京弁護士コラム
第11回　製造物責任規定について
東京弁護士コラム
第2回　訴訟係属中の被告の破産
ビックリ仰天！台湾事情
第86回　迷惑電話も犯罪になる？？
東京弁護士コラム
第3回　外国裁判所の確定判決の日本における執行
ビックリ仰天！台湾事情
第40回　他人物賃貸借について
知っておこう台湾法
第41回　「雇用契約」と「委任契約」の違い
知っておこう台湾法
第297回　支払い遅延に対する利息
知っておこう台湾法
第342回　和解について
ビックリ仰天！台湾事情
第44回　台湾人の英語ネームについて
弁護士法人黒田法律事務所
黒田特許事務所
郵便番号 105-0001
東京都港区虎ノ門3-6-2 第2秋山ビル5F（受付）
TEL 03-5425-3211（法律事務所代表）
FAX 03-5425-3299（法律事務所）
TEL 03-5425-3311（特許事務所代表）
FAX 03-5425-3399（特許事務所)
事務所概要
業務範囲
メンバー
コラム・著書
セミナー
採用
アクセス
当サイトの利用について
プライバシーポリシー
お問い合わせ
Facebook Tokyo　
Facebook Taiwan
言語
English
简体中文
繁體中文
検索:
Copyright © 弁護士法人黒田法律事務所 黒田特許事務所 All Rights Reserved.
MENU
ホーム
事務所概要
業務範囲
メンバー
コラム・著書
台湾コラム
東京弁護士コラム
知っておこうフィリピン法
著書
インドネシア関連記事
セミナー
セミナー情報
セミナーの様子
採用
アクセス
東京事務所
黒田法律事務所 上海代表処
黒田日本外国法事務律師事務所
言語
English
简体中文
繁體中文
お問い合わせ
