(b)　本件訂正審判以前においては，軽量セメントモルタルの単位容積質量は，０．９～１．８としていたが，訂正明細書(Ⅱ)（甲１８）の段落【0014】～【0023】には，出願時の記載のままに単位容積質量が１．０～１．５の範囲のより好適な実施例しか示されていないため，訂正発明１では，単位容積質量を１．０～１．５に減縮した。そのため，訂正明細書(Ⅱ)に記載された実施例では，訂正発明１の軽量セメントモルタルである単位容積質量が１．０～１．５の範囲の全てにおいて網材を併用しない場合に比べて長期間にわたって剥落や亀裂，破断の防止が果たされるという格別の効果が得られることが，複数の実験結果により例証されるものとなった。
したがって，どのような技術的根拠をもって「上限値を１．５にしたことによる臨界的な意義も認められない。」と認定されるのか，またどのようなデータが記載されれば上限値の意義を認めるのか，全く不明であり，前記審決の認定は，明らかに失当である。
(c)　補足データにより，訂正発明１における軽量セメントモルタルの単位容積質量の上限値１．５及び下限値１．０の意義を説明する。データは，甲３１（【表ｂ】），甲２８（グラフ１），甲２９（グラフ２）である。このデータは，甲２０（【表ｂ】），甲２１（グラフ１）及び甲２２（グラフ２）において，測定結果Ａ’～Ｃ’としてまとめたものを維持した上で，さらにビニロン繊維ネット③（測定結果Ｃ’で用いたビニロン繊維ネット②よりも質量及び引張強度が高いもの）を用いた実験結果によるデータを新たに加えたものである（なお，甲２０に先行するものとして後記の測定結果ＡないしＤがある。）。甲３１のデータを一覧表にすると次のとおりである。
〔測定結果Ａ’〕（繊維なし）
単位容積比重ひび割れ発生荷重(kgf/cm
2)変位量(mm)エネルギー値(kg･mm)
０．８　　　　１６．９０　　　　　０．５　　　　　７．７５１０．９　　　　１９．４０　　　　　０．４　　　　１４．０５０１．０　　　　２３．２５　　　　　０．５　　　　２５．９８９１．３　　　　３０．２０　　　　　０．３　　　　２０．３０６１．５　　　　３５．８２　　　　　０．７　　　　２５．４４３１．６　　　　４５．２７　　　　　１．０　　　　３１．３４１１．９　　　　６５．５１　　　　　０．３　　　　１８．５６３
〔測定結果Ｂ’〕
日本電気硝子(株)製耐アルカリ性ガラス繊維ＴＤ5×5（ガラス繊維ネット①）
（質量１４５ｇ／ｍ2，引張強度１５０ｋｇｆ／ｍｍ
2）を用いた場合
単位容積比重ひび割れ発生荷重(kgf/cm
2)変位量(mm)エネルギー値(kg･mm)
０．８　　　　２５．００　　　　　４．０　　　１２１．６０９０．９　　　　３８．６０　　　　　４．３　　　１４２．３７５１．０　　　　４４．９０　　　　　５．２　　　２６９．６４３１．３　　　　９０．８０　　　　　９．９　　　３１７．３５０１．５　　　　９５．４０　　　　　４．３　　　２１３．６９０１．６　　　１０１．６０　　　　　４．０　　　２４０．２４９(剪断)１．９　　　１１０．４０　　　　　３．５　　　　７９．６２９(剪断)
〔測定結果Ｃ’〕
ユニチカ(株)製ＴＳＳ-1820（ビニロン繊維ネット②）
（質量４５ｇ／ｍ2，引張強度１８３ｋｇｆ／ｍｍ
2）を用いた場合
単位容積比重ひび割れ発生荷重(kgf/cm
2)変位量(mm)エネルギー値(kg･mm)


０．８　　　　１８．６０　　　　　０．５　　　　６０．４８００．９　　　　２３．５０　　　　　０．５　　　　８７．４８９１．０　　　　３０．３０　　　　　０．６　　　１０５．８７８１．３　　　　６０．１０　　　　　０．５　　　１７５．１９２１．５　　　　６３．６０　　　　　０．８　　　２０５．３０４１．６　　　　６７．２０　　　　　１．０　　　１８９．５２６１．９　　　　６８．００　　　　　０．３　　　１６５．２７４
〔測定結果・追加〕
（株)クラレ製ＶＦ－２２０１（ビニロン繊維ネット③）（質量１１３ｇ／ｍ2，引張強度１１６ｋｇｆ／ｍｍ
2）を用いた場合
単位容積比重ひび割れ発生荷重(kgf/cm
2)変位量(mm)エネルギー値(kg･mm)
０．８　　　　２０．４　　　　　　０．４　　　　７０．８３０．９　　　　２５．１　　　　　　０．５　　　１０４．４２１．０　　　　４９．２　　　　　　０．６　　　１４６．０５１．３　　　　６０．０　　　　　　０．６　　　２３５．０６１．５　　　　６５．４　　　　　　０．８　　　２１０．４４１．６　　　　６９．８　　　　　　１．１　　　１９０．４９１．９　　　　７２．８　　　　　　０．４　　　１６８．６６上記エネルギー値は，訂正明細書(Ⅱ)に記載の基礎実験（段落【0014】）で行ったものと全く同様の条件で，試験開始時から試験終了時までのエネルギー値を測定した。エネルギー値とは，試験機の昇降する押圧部の先端（センサー付き）を試験板に当接させて一定速度で押圧し，その試験板から押圧部先端へ作用する反発力を測定するものであって，横軸には速度が示され，縦軸には反発力が示されるチャート（グラフ）が得られ，このチャートの面積を測定することによりエネルギー値が得られる。エネルギー値を測定することにより，引張強度の補強，引張強度の分散，ゴム弾性といった特性を推察することができ，換言すると，自然界において発生する強風や地震等による応力に基づく破断や亀裂の発生の指標とすることができる。強風や地震等による応力に基づく破断や亀裂の生じ難さは，エネルギー値に最も反映されるものである。
これに対し，ひび割れ発生時の荷重や変位量は，実験において一番先に発生したひび割れに対応するものであるため，引張強度の補強や引張強度の分散に加えて硬度が大きな影響を与えてしまい，強風や地震等による応力に基づく破断や亀裂の生じ難さへの反映の度合いはエネルギー値に比べて低いものである。(d)　上記データから明らかなように，訂正発明１における軽量セメントモルタルの上限値及び下限値は正当に設定されたものであって，臨界的意義を持つものである。
訂正発明１の軽量セメントモルタルに相当する単位容積質量が１．０，１．３，１．５の軽量セメントモルタルを用いて網材（ガラス繊維ネット①，ビニロン繊維ネット②，同③。測定結果Ｂ’，Ｃ’，追加分）と併用させたものは，網材を使用しないもの（測定結果Ａ’）に比べてエネルギー値が著しく高くなり，格別の相乗効果が確認された。この結果は，強風や地震等による応力に基づく破断や亀裂への耐性を従来の軽量セメントモルタルのみを使用した場合に対して，おおよそ５～１５倍も高めたことを示し，極めて多大な相乗効果である。軽量セメントモルタルの下限値については，次のようにいえる。単位容積質量が０．８，０．９の軽量セメントモルタルを網材と併用したものでも，網材を使用しない場合に比べて，エネルギー値，ひび割れ発生時の荷重，変位量のそれぞれにおいて多大な向上効果が認められたものの，それぞれの軽量セメントモルタルをガラス繊維ネット①と併用した場合のエネルギー値は１２１．６１，１４２．３８ｋｇ･ｍｍであった。これに対し，単位容積質量１．０，１．３，１．５の軽量セメントモルタルをガラス繊維ネット①と併用した場合のエネルギー値は，２６９．６４，３１７．３５，２１３．６９ｋｇ･ｍｍであるから，単位容積質量０．８，０．９の軽量セメントモルタルとガラス繊維ネット①を併用した場合のエネルギー値は，その半分程度にすぎない低いものであった。なお，ビニロン繊維ネット②やビニロン繊維ネット③を用いた場合には，ガラス繊維ネット①を用いた場合とは若干異なる結果となったが，ビニロン繊維自体の伸びが影響しているものであって，決して軽量セメントモルタルの下限値１．０を否定するものではない。
このような結果を総合的に判断すると，軽量セメントモルタルの単位容積質量の下限値１．０の設定は正当である。


軽量セメントモルタルの上限値については，次のようにいえる。単位容積質量が１．９の軽量セメントモルタルをガラス繊維ネット①と併用した場合のエネルギー値は７９．６３ｋｇ･ｍｍであり，前記単位容積質量が０．８や０．９の場合（エネルギー値１２１．６１，１４２．３８ｋｇ･ｍｍ）よりも低い値であった。この結果から，荷重を全体に分散させることができずに破断してしまったことが明らかである。要するに，硬質であるため衝撃等には高い耐性を有するが，柔軟性がないため，風力や地震等の全体的に，かつ，継続的に生ずる外力には耐性がないことが示された。
単位容積質量が１．６の軽量セメントモルタルをガラス繊維ネット①と併用した場合のエネルギー値は２４０．２５ｋｇ･ｍｍであり，単位容積質量が１．５の場合（２１３．６９ｋｇ･ｍｍ）と同等であったが，単位容積質量１．６，１．９の軽量セメントモルタルをガラス繊維ネット①と併用した場合には網材の繊維が剪断され，ほとんど外壁が断裂している状況が確認された。これに対し，単位容積質量が１．５の場合やそれ以下の場合ではひび割れが発生しても外壁の撓み等により繊維の剪断までには至らず，ひび割れのままでとどまっている現象が確認された。なお，軽量セメントモルタルをビニロン繊維ネット②やビニロン繊維ネット③と併用した場合の測定結果でも，比較的良好な数値が得られているが，軽量セメントモルタルに埋設していた網材が軽量セメントモルタルから剥離，露出して伸びきっており，ほとんど外壁が断裂（破断）している状況が確認された。要するに，自然界において発生する強風や地震等により，仮に膨大な応力が作用したとしても，軽量セメントモルタルの単位容積質量が１．５以下であれば，ひび割れのままでとどめることができ，外壁が断裂（破断）して重大な事故を引き起こすおそれがないが，単位容積質量が１．６となると，事故の可能性を否定できないので，そのような可能性のある範囲は容認できないということになる。しかも，軽量セメントモルタルの単位容積質量が１．５の場合と１．６の場合とでは，外壁として施工した際に後者の方が重量があるので，メタルラスの取付部であるステープルに作用する応力も大きくなる。特に通気工法では，ステープルを胴縁のみに打ち込む構成であり，１本のステープルに極めて多大な荷重が作用するため，脱落を生じやすくなるので，外壁の重量，すなわち，軽量セメントモルタルの単位容積質量は，できるだけ小さいものであることが望ましい。このような結果等を総合的に判断すると，軽量セメントモルタルの単位容積質量の上限値１．５の設定は正当である。
訂正発明１における軽量セメントモルタルの上限値及び下限値は，特定の網材と併用する構成において設定されたものであり，網材と併用しない軽量セメントモルタル単独の構成において，どのような実験を行っても，少なくとも訂正発明１における軽量セメントモルタルの上限値及び下限値を見いだすことはできない。(e)　審決は，「モルタル層の耐久性の向上」，「モルタル層のひび割れ，剥離の防止」を建築物の外壁の施工方法において本来的な目的であると説明しているが，少なくとも本願以前の当業界においては，そのための手法として外壁の強度及び剛性の増強を目指す検討がほとんどであって，ひび割れ防止対策として，①モルタルの乾燥収縮の低減，②モルタルの引張強さの改善，③モルタルの引張応力の分散，④モルタルへのゴム弾性の付与を見いだすような提案は一切なかった。しかも，上記対策を実現化するために，それ自体の強度は低く柔らかい軽量セメントモルタルをあえて用いようとする提案はほとんどなかった。なぜなら，単位容積質量が０．８～０．９程度の軽量セメントモルタルでは，柔らかすぎて多種の表面仕上げを行うことができず，防火構造にできなかった。そのため，刊行物２(Ⅱ)のように単位容積質量が１．０以上の軽量セメントモルタルを用いることにより防火認定構造としてできたのであるが，これでも多種の表面仕上げを行うことはできず，強度や撓みがないため，風力や地震等の外力には耐性がなく，亀裂や破断を発生させていたのである。審決の上記認定は，明らかに失当である。
(1-2)　取消事由２（訂正発明１についての相違点(2)の判断の誤り）(a)　審決は，相違点(2)として，前記１(4)(b)のとおり認定した上（この認定は争わない。），同(c)のとおり判断した。審決は，その中で，「網材は，その質量が４０～２５０ｇ／ｍ2で，引張強度が１００ｋｇｆ／ｍｍ
2以上である」としたことに
臨界的意義は認められず，この構成は，建築物の外壁の施工方法において本来的な目的である「モルタル層の耐久性の向上」，「モルタル層のひび割れ，剥離の防止」等を考慮して，実験等により当業者が必要に応じて選択し得る程度のものであるとした。
しかし，この判断は誤っている。甲３０（【表ｃ】）に示されるように質量が４
０～２５０ｇ／ｍ
2で，引張強度が１００ｋｇｆ／ｍｍ
2以上であるという条件を満た
す網材であっても，単位容積質量が小さすぎたり大きすぎたり，あるいは普通セメントモルタルでは，有効な相乗効果を得ることはできない。なお，上記甲３０で
は，質量３５ｇ／ｍ
2，引張強度９５ｋｇｆ／ｍｍ
2のガラス繊維ネット④，質量２６
０ｇ／ｍ
2，引張強度８００ｋｇｆ／ｍｍ
2のガラス繊維ネット⑤を用いた場合，有効
な相乗効果が得られなかった。
このように，訂正発明１において，特定の軽量セメントモルタルと特定の網材を併用する構成によって著しく顕著な効果を奏するもので，前記網材の質量の制限及び引張強度の範囲に外れるものでは，このような顕著な効果が得られないものである。
これに対し，刊行物３に記載された網材は，質量(６５ｇ／ｍ
2)のみが記載されて
いるのであって，肝心な引張強度については一切記載がない。すなわち，刊行物３には質量６５ｇ／ｍ2のガラス繊維ネットをモルタルの乾燥収縮を防止する目的で用いることが記載されているにすぎず，しかも，軽量セメントモルタルを用いるものでもなく，普通セメントモルタルを用いるものである。このように，訂正発明１に用いられる網材と刊行物３に用いられた網材とでは，想定されるひび割れ原因が異なり，それに対処するための応力方向も，網材に要求される性状（引張強度）も全く相違する。
さらに，審決は，「モルタル層の耐久性の向上」，「モルタル層のひび割れ，剥離の防止」を建築物の外壁の施工方法において本来的な目的であると説明しているが，これが誤りであることは，前記のとおりである。


審決の上記認定は，明らかに失当である。
(b)　審決は，相違点(2)について，前記１(4)(c)のとおり判断したが，その中で，刊行物１ないし３記載の発明を組み合わせるのに，何ら阻害要因は認められず，軽量セメントモルタル及び網材の具体的数値範囲についても，当業者が必要に応じて選択し得るものであり，訂正発明１の効果も，刊行物１～３記載の発明に基づいて予測できる程度のものであって，格別のものがあるとは認められないとした。その上で，訂正発明１は，刊行物１～３記載の発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許出願の際独立して特許を受けることができないとした。
しかし，訂正発明１における軽量セメントモルタルの上限値及び下限値，網材の質量の制限や引張強度の上限値及び下限値は，刊行物１～３のいずれにも記載されていないものであって，各設定値は，軽量セメントモルタルと網材とを併用する構成において初めて設定し得るものであり，例えば軽量セメントモルタル単独で使用したり普通セメントモルタルと網材とを併用した構成では決して設定し得ない顕著なものである。
また，少なくとも本願以前の当業界においては，ひび割れ防止のための手法として外壁の強度及び剛性の増強を目指して検討したり開発するのがほとんどであって，ひび割れ防止対策として，①モルタルの乾燥収縮の低減，②モルタルの引張強さの改善，③モルタルの引張応力の分散，④モルタルへのゴム弾性の付与等を技術的開発目標とした提案は，一切存在しなかった。
さらに，従来の普通セメントモルタルでは，前記甲３１（【表ｂ】）中の比較例のモルタル比重が１．９の繊維なしの欄に記載されている各データに近似することは容易に想定され，このエネルギー値は，約１８．６ｋｇ･ｍｍにすぎないのに対し，例えば，軽量セメントモルタルの比重が１．３の実施例であってガラス繊維ネット①と併用された場合には，エネルギー値は約３１７．７５ｋｇ･ｍｍとなり，上記従来の普通セメントモルタルのみを用いた場合に比べて，およそ１５倍もひび割れが生じにくい結果が得られたことが示され，訂正発明１では，到底予測し得ない格別の効果が奏されることは明らかである。
審決の上記判断は誤りである。
(2)　決定取消事由〔Ⅰ事件〕
(2-1)　取消事由１（本件発明１についての相違点(1)の判断の誤り）(a)　決定は，本件発明１と刊行物１記載の発明（甲４）との相違点(1)として，前記１(3)(b)のとおり認定した上（この認定は争わない。），同(c)のとおり判断した。決定は，その中で，刊行物２(Ⅰ)を引用した上，本件発明１の練り上り時の単位容積質量が０．９～１．８であることに臨界的な意義が認められないとした。しかし，本件発明１における練り上り時の単位容積質量を特定範囲にした軽量セメントモルタルは，質量と引張強度とを特定した網材とを併用した場合にのみ顕著な相乗効果を発揮するものであるから，特定の網材を併用していない刊行物２(Ⅰ)により，本件発明１の特定範囲の軽量セメントモルタルの特定範囲の臨界的意義を否定される根拠とはならない。
特許異議意見書（甲１３）は，訂正明細書(Ⅰ)には，本件発明１で特定した範囲に含まれない軽量セメントモルタル，網材との対比が示されていないので，本件発明１の顕著な相乗効果をより分かりやすく補足説明する目的で，本件発明１で特定した範囲に含まれない軽量セメントモルタル，網材との対比を含む測定結果Ａ～Ｅを記載したものである。
〔測定結果Ａ〕（網材を用いない場合）
単位容積比重　ひび割れ発生荷重(kgf/cm
2)　変位量(mm)
１．９　　　　　６５．０　　　　　　　０．２
１．３　　　　　３０．２　　　　　　　０．３
０．８　　　　　１６．９　　　　　　　０．５
この測定結果Ａから，いずれの軽量セメントモルタルも，網材を用いていない場合には，ひび割れ発生時の荷重も変位量も小さくて，特に変位量が著しく小さいことが明かである。
〔測定結果Ｂ〕
日本電気硝子(株)製耐アルカリ性ガラス繊維ＴＤ5×5（ガラス繊維ネット①）
（質量１４５ｇ／ｍ2，引張強度１５０ｋｇｆ／ｍｍ
2）を用いた場合
単位容積比重　ひび割れ発生荷重(kgf/cm
2)　変位量(mm)
１．９　　　　１１０．４　　　　　　　３．５
１．３　　　　　９０．８　　　　　　　９．９
０．８　　　　　２５．０　　　　　　　４．０
〔測定結果Ｃ〕
ユニチカ(株)製ＴＳＳ-1820（ビニロン繊維ネット②）
（質量４５ｇ／ｍ2，引張強度１８３ｋｇｆ／ｍｍ
2）を用いた場合
単位容積比重　ひび割れ発生荷重(kgf/cm
)　変位量(mm)
１．９　　　　　６８．０　　　　　　　０．３
１．３　　　　　６０．１　　　　　　　０．５
０．８　　　　　１８．６　　　　　　　０．５
この測定結果Ｂから，本件発明１の特定範囲の軽量セメントモルタル（１．３）を用いた場合には，耐久強度及び撓み性が著しく向上することが確認された。具体的には，本件発明１の特定範囲の軽量セメントモルタル（１．３）を用いた場合には，測定結果Ａに比べてひび割れ発生時の荷重で約３倍になった。これに対し，軽量セメントモルタルが上限値を超えるもの（１．９）ではひび割れ発生時の荷重で約１．７倍，下限値に満たないもの（０．８）では約１．５倍の向上にしかすぎなかった。


また，測定結果Ｃでも同様な傾向が見られ，本件発明１の特定範囲の軽量セメントモルタルを用いた場合には，前記測定結果Ａに比べてひび割れ発生時の荷重で約２倍になったが，上限値を超えるもの（１．９）ではひび割れ発生時の荷重で約１．１倍，下限値に満たないもの（０．８）でも約１．１倍の向上にすぎなかった。
上記の測定結果Ａ～Ｃから，本件発明１の特定範囲の軽量セメントモルタルと特定の網材とを併用した場合にのみ，顕著な相乗効果を発揮することが明らかであるが，軽量セメントモルタルの単位容積比重の上限値を０．１程度超えるものや下限値に０．１程度満たないものでは，ひび割れ発生荷重，変位量において十分な相乗効果が得られないことが明らかである。
〔測定結果Ｄ〕
メーカー試作品ＴＳ15×15（ガラス繊維ネット④）
（質量３５ｇ／ｍ2，引張強度９５ｋｇｆ／ｍｍ
2）を用いた場合
単位容積比重　ひび割れ発生荷重(kgf/cm
2)　変位量(mm)
１．９　　　　　６６．７　　　　　　　０．２
１．３　　　　　３２．０　　　　　　　０．５
０．８　　　　　１８．０　　　　　　　０．２
〔測定結果Ｅ〕
メーカー試作品ＮＫＲ260（ガラス繊維ネット⑤）
（質量２６０ｇ／ｍ2，引張強度８００ｋｇｆ／ｍｍ
2）を用いた場合
単位容積比重　ひび割れ発生荷重(kgf/cm
2)　変位量(mm)
１．９　　　　　４５．６　　　　　　　２．０
１．３　　　　　５０．１　　　　　　　４．０
０．８　　　　　２５．５　　　　　　　３．０
この測定結果Ｄ，Ｅから，本件発明１の範囲外の網材を用いた場合には，いずれの軽量セメントモルタルを用いても前記測定結果Ａに比べてひび割れ発生時の荷重で約１～１．１倍程度にすぎず，有用な相乗効果が得られないことが明らかである。
これらの結果から明らかなように，本件発明１の特定範囲の軽量セメントモルタルは，特定の網材とを併用した場合にのみ顕著な相乗効果を発揮するものであって，これにより，軽量セメントモルタルの練り上り時の比重を０．９～１．８の範囲にしたことを根拠づけ得る。
したがって，「上限値又は下限値に格別の臨界的意義も認められない」という決定の認定は失当である。
(b)　決定は，前記１(3)(c)のとおり判断したが，その中で，特許異議意見書の測定結果を検討しても，軽量セメントモルタルの練り上がり時の比重を１．８とした根拠が明らかでなく，この点に臨界的意義があるとは認められず，刊行物１記載の発明に刊行物２(Ⅰ)記載の発明を適用するに当たって，軽量セメントモルタルを本件発明のような数値範囲にすることは，実験等により当業者が必要に応じて選択できることにすぎないとした。
しかし，「意見書の測定結果」とは，上記甲１３の測定結果Ａ～Ｅのとおりである。これらの結果のみから上限値（１．８）及び下限値（０．９）を定めているのではなく，施工される外壁の重量も基準の一例であり，このような点も併せて，練り上がり時の比重において，特に上限値を設定したのである。これに対し，刊行物１にも刊行物２(Ⅰ)にも，特定の軽量セメントモルタルと特定の網材を併用すること自体が全く記載されていないにもかかわらず，軽量セメントモルタル単体，あるいは網材単体について，どのような実験等を行っても，本件発明１のような数値範囲を得ることはできないし，練り上がり時の比重の範囲を特定しても技術的根拠がない。
したがって，「刊行物１記載の発明に刊行物２(Ⅰ)記載の発明を適用するに当たって，軽量セメントモルタルを本件発明１のような数値範囲にすることは，実験等により当業者が必要に応じて選択できることにすぎない。」という認定は，明らかに失当であり，刊行物１記載の発明に刊行物２(Ⅰ)記載の発明を適用することはできない。
なお，単位容積質量１．０～１．５の軽量セメントモルタルが最も実用的価値が高いことを示すため，試験を行って，ひび割れ発生時の荷重と変位量に加えて，エネルギー値を測定した。この測定結果は，甲２０（【表ｂ】），甲２１（グラフ１）及び甲２２（グラフ２）のとおりである。その結果は，前記の測定結果Ａ’ないしＣ’として記載したとおりである。
これによれば，単位容積質量１．０，１．５の軽量セメントモルタルを用いて網材と併用させたものは，単位容積質量１．３の場合と同様に，網材を使用しないものに比べてエネルギー値が著しく高いものとなり，ひび割れ発生時の荷重も約２倍以上になり，さらに変位量も著しく向上した。
単位容積質量の下限値については，Ⅱ事件において，エネルギー値により主張したとおりであるが，最大荷重，ひび割れ発生時の荷重，変位量のそれぞれにおいても同様な傾向がある。
上限値についても，Ⅱ事件において主張したとおりである。なお，単位容積質量が１．６の軽量セメントモルタルをガラス繊維ネット①と併用した場合のエネルギー値は２４０．２５ｋｇ･ｍｍであり，単位容積質量が１．５の場合（２１３．６９ｋｇ･ｍｍ）と同等であったが，変位量は４．０ｍｍであり，単位容積質量が１．５の場合（４．３ｍｍ）よりも低かったのであり，外壁が硬質側に偏り，柔軟性が若干欠けるものと考えられる。


以上のように，本件発明１における軽量セメントモルタルは，単位容積質量が０．９～１．８でも所定の目的は果たせるものの，単位容積質量を１．０～１．５の範囲とすることにより，著しくひび割れを生じ難くすることができ，その他の効果においても極めて望ましいことが十分に示されるものである。(2-2)　取消事由２（本件発明１についての相違点(2)の判断の誤り）決定は，相違点(2)として，前記１(3)(b)のとおり認定した上（この認定は争わない。），同(c)のとおり判断した。すなわち，特許異議意見書を参照しても，「網材は，その質量が４０～２５０ｇ／ｍ2で，引張強度が１００ｋｇｆ／ｍｍ2以上である」とした臨界的意義は明らかにされておらず，この構成は，建築物の外壁の施工方法において本来的な目的である「モルタル層の耐久性の向上」，「モルタル層のひび割れ，剥離の防止」等を考慮して，実験等により当業者が必要に応じて選択し得る程度のものであり，刊行物１ないし３記載の発明を組み合わせるのに，何ら阻害要因は認められず，軽量セメントモルタル及び網材の具体的数値範囲についても当業者が必要に応じて選択し得るものであるとした。
しかし，この判断は誤っている。刊行物３（１頁右下欄３～１６行）には，クラック防止の手段としてガラス繊維のチョップドストランドを混入することとネットを埋設することとが同列に説明されている。これらの技術思想は，収縮防止の目的でプラスチックに体質顔料を添加したり，アスファルトに骨材を添加する思想と基本的に同様である。したがって，刊行物３において想定しているクラックの原因とは，普通セメントモルタルの乾燥収縮に起因するもののみにほかならない。これに対し，本件発明１における網材の特質の特定は，訂正明細書(Ⅰ)の段落【0003】に記載しているような技術的思想と，特定の軽量セメントモルタルを用いた場合の相乗効果とに基づいて選択されるものである。同段落では，モルタルのひび割れ防止対策として，①モルタルの乾燥収縮の低減，②モルタルの引張強さの改善，③モルタルの引張応力の分散，④モルタルへのゴム弾性の付与を挙げているが，刊行物３におけるモルタルの乾燥収縮に関する対策は，上記①のみであって，その他の②～④については，刊行物３に全く記載されておらず，しかも，普通セメントモルタルを用いる刊行物３には適用することもできない。本件発明１は，これらひび割れ防止対策①～④に記載された課題に基づいて提案されたものであり，軽量セメントモルタルの乾燥収縮を低減し，かつ，引張強さを補強するため，ひび割れを抑制することができ，部分的に引張応力を集中させることがなく，全面に引張応力を分散することができ，さらに，ゴム弾性を付与することにより，網材と内部のメタルラスとが共振して，仮に地震等の多大な応力が発生しても，表面の仕上げ材層に微細なひびが入る程度であって，内部にまで至る亀裂等の大きなひび割れは発生しないという格別の効果を奏する。したがって，決定のように，「モルタル層の耐久性の向上」，「モルタル層のひび割れ，剥離防止」等を目的として網材の特質を特定することは，当業者が必要に応じて選択し得る程度のものと認定される筋合いがない。また，本件発明１は，軽量セメントモルタル特有の効果を有し，普通セメントモルタルにおいては到底期待することができないし，また普通セメントモルタルとの組み合わせに基づいて奏する効果でもない。
したがって，本件発明１の効果も，「刊行物１～３記載の発明に基づいて予測できる程度のものであって，格別のものがあるとは認められないので，本件発明１は，刊行物１～３記載の発明に基づき当業者が容易に発明をすることができた」と認定される筋合いがない。
(2-3)　取消事由３（本件発明２ないし６に関する進歩性の判断の誤り）(a)　決定は，本件発明２ないし６について，前記１(3)(d)のとおり判断した。決定は，その中で，本件発明２で限定した間隔と刊行物４に記載の間隔との下限値が相違するが，作用効果に格別な差異が認められず，当業者が容易に変更できる程度のことにすぎず，請求項１を引用する本件発明２のその他の構成については，既に検討したとおりであるとして，本件発明２の進歩性を否定した。しかし，本件発明２は，軽量セメントによるモルタル壁であり，通気層の間隔を５～３０ｍｍにすることは，「木造建築物や鉄骨造建築物等の外壁内の結露を防ぎ，断熱・機密性能を向上させる外通気を，湿式にて実施することができる。」（訂正明細書(Ⅰ)）のであって，刊行物１に記載されているように，モルタルに単に通気路を設けただけでは本件発明２に基づく効果を期待することができないし，また，刊行物４に記載されている壁パネルでは，胴縁材の厚さが１０～３０ｍｍであるから，通気用隙間６が１０～３０ｍｍであるが，パネル壁は乾式施工であるから，本件発明２のように，「木造建築物や鉄骨造建築物等の外壁内の結露を防ぎ，断熱・機密性能を向上させる外通気を，湿式にて実施することができる」効果とはほとんど関係がない。
したがって，刊行物４に記載の隙間の間隔長さ寸法を刊行物１に転用したり本件発明２に応用したりできるものではない。
また，本件発明１は，前記のとおり，刊行物１から３記載の発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたと認められないので，本件発明２は，刊行物１～４記載の発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたと認定されるものではない。
(b)　決定は，請求項１又は請求項２を引用する本件発明３，請求項３を引用する本件発明４，請求項４を引用する本件発明５，請求項１ないし５のいずれか一項を引用する本件発明６についても進歩性を否定した。
しかし，前記のとおり，本件発明１及び本件発明２は，刊行物１ないし３又は４記載の発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたものではない。したがって，本件発明３ないし６についての上記決定の判断は，失当である。
３　被告の主張の骨子
(1)　審決取消事由〔Ⅱ事件〕に対して


(1-1)　取消事由１（訂正発明１についての相違点(1)の判断の誤り）に対して甲３１（【表ｂ】）及びそのグラフ化した証拠によれば，ガラス繊維ネット①のエネルギー値として，原告ら主張のような測定結果もある。しかし，訂正発明１は，ガラス繊維ネットのみに限定されたわけでもないから，その実験結果のみから下限値を１．０にした根拠とはなり得ない上，ビニロン繊維ネット②及びビニロン繊維ネット③のエネルギー値をみれば，訂正発明１の軽量セメントモルタルの単位容積質量の下限値１．０に臨界的意義は認められない。練り上り時の単位容積質量を特定範囲（１．０～１．５）にした軽量セメントモルタルが，質量（４０～２５０ｇ／ｍ2）と引張強度（１０ｋｇｆ／ｍｍ2）とを特定した網材と併用された場合にのみ，顕著な相乗効果を発揮するということは，訂正明細書(Ⅱ)に記載されていない。
ビニロン繊維ネット②やビニロン繊維ネット③についてのデータによればもとより，ガラス繊維ネット①のデータによっても，訂正発明１の軽量セメントモルタルの単位容積質量の上限値１．５に臨界的意義は認められない。相違点(1)についての審決の判断に誤りはない。
(1-2)　取消事由２（訂正発明１についての相違点(2)の判断の誤り）に対して甲３０（【表ｃ】）には，訂正発明の「質量が４０～２５０ｇ／ｍ
2で，引張強度
が１００ｋｇｆ／ｍｍ2以上の網材」について臨界的意義は示されているわけではない。甲３０に記載されている比較例１（ガラス繊維ネット④），比較例２（ガラス繊維ネット⑤）の質量及び引張強度を考慮しても，当然のことを示しているにすぎず，臨界的意義は認められない。
訂正発明１が解決しようとする課題は「ひび割れを発生させることがない」ことであり，刊行物３には，「ひび割れ防止」を解決するために，躯体にセメントモルタルを塗着し，壁面全体の表面に網材を埋設した構成が記載されている。結局のところ，原告らがひび割れ防止対策として主張する②と③の点は，①の点と，モルタルのひび割れ防止対策を図って，網材を埋設する点で一致し，その課題（ひび割れ防止対策）をどのようにとらえるかは程度の差にすぎない。さらに，刊行物３には，応力の集中によるクラックが発生し易い場所にネットを埋設することが示されているのであるから，網材が引張強度を補強し応力分散を目的として設けられることも明らかである。
また，本件出願当時の技術水準を考えると，軽量セメントモルタルのひび割れ防止に，刊行物３の技術を適用することに阻害要因はない。原告らがひび割れ防止対策として主張する④の点については，軽量セメントモルタルを用いれば，弾性が得られることは，モルタル壁の組成に関する通常の知識を有する者であれば，予測できる程度のことである。
前記のとおり，訂正発明１は，刊行物１～３記載の発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたものである。そうである以上，その効果もその延長線上のものにすぎない。
相違点(2)に関する審決の判断に誤りはない。
(2)　決定取消事由〔Ⅰ事件〕に対して
(2-1)　取消事由１（本件発明１についての相違点(1)の判断の誤り）に対して訂正明細書(Ⅰ)には，本件発明１の範囲に含まれない軽量セメントモルタル，網材との対比は示されておらず，特定の比重の軽量セメントモルタルと特定の網材を併用した場合にのみ顕著な相乗効果を有することも何ら記載されていない。本件発明１で特定される，軽量セメントモルタルの比重を０．９～１．８に限定した点には，臨界的な意義があるとはいえないし，特定の網材との関係で特定の範囲に限定したものということもできない。
甲１３に記載の測定結果によっても，また，甲２０（【表ｂ】）に記載の測定結果によっても，０．９～１．８を選択した点に臨界的な意義は認められない。(2-2)　取消事由２（本件発明１についての相違点(2)の判断の誤り）に対して本件発明１が解決しようとする課題は「ひび割れを発生させることがない」ことであり，刊行物３には，「ひび割れ防止」を解決するために，躯体にセメントモルタルを塗着し，壁面全体の表面に網材を埋設した構成が記載されている。その他，前記(1)(1-2)と同様の理由により，本件発明１についての相違点(2)に関する決定の判断にも誤りはない。
(2-3)　取消事由３（本件発明２ないし６に関する進歩性の判断の誤り）に対して通気層の間隔がほぼ同じであれば，「外壁内の結露を防ぎ，断熱・機密性能を向上させる」という効果は，壁が乾式施工（壁パネルによる施工）であろうと，湿式施工（モルタル施工）であろうと，異ならない。
そして，刊行物１には，外壁内部に通気層を形成して「外通気を湿式で実施する」ことが記載されているのであり，通気層を形成するにあたって，「外壁内の結露を防ぎ，断熱・機密性能を向上させる」効果を奏すると記載されている刊行物４の通気層の技術を適用することに困難性はない。
本件発明２に関する決定の判断に誤りはない。
本件発明１，２を限定した本件発明３ないし６もまた，特許法２９条２項の規定に違反して特許されたものであり，この点に関する決定に誤りはない。
第３　当裁判所の判断
１　Ⅱ事件の取消事由１（訂正発明１についての相違点(1)の判断の誤り）について原告らは，前記のとおり，Ⅰ事件において，軽量セメントモルタル練り上り時の単位容積質量を「０．９～１．８」としていたのを，Ⅱ事件において，「１．０～１．５」と減縮する訂正審判の請求をした。Ⅰ，Ⅱ事件とも，取消事由１は，軽量セメントモルタルの単位容積質量が主要な争点となっているので，まず，原告らの最新の主張であるⅡ事件における取消事由１について検討する。その際，判断要素として共通する点が多い，Ⅰ事件の取消事由１も念頭に置きつつ検討する。(1)　取消事由１は，審決が，訂正発明１の練り上り時の単位容積質量が１．０～１．５であることに臨界的な意義が認められないとし，刊行物１記載の発明に刊行物２記載の発明を適用するに当たって，軽量セメントモルタルを訂正発明１のような数値範囲にすることは，建築物の外壁の施工方法において本来的な目的である「モルタル層の耐久性の向上」，「モルタル層のひび割れ，剥離の防止」等を考慮して，実験等により当業者が必要に応じて選択できることにすぎないとの判断をしたことが，誤りであるというものである。


(2)　検討するに，まず，原告らは，訂正明細書(Ⅱ)の段落【0014】～【0023】に軽量セメントモルタルの単位容積質量が１．０～１．５の範囲のより好適な実施例が記載され，１．０～１．５の範囲の全てにおいて，網材を併用しない場合に比べて長期間にわたって剥落や亀裂，破断の防止が果たされるという格別の効果が得られることが例証されると主張する。
確かに，訂正明細書(Ⅱ)の上記段落では，軽量セメントモルタルの単位容積質量が１．０～１．５のものについて網材として５種類の繊維ネットと併用したものと，網材を併用しなかったものとの試験結果が示されている。しかし，単位容積質量が１．０～１．５の範囲以外のものについて試験はされていないのであるから，上記結果によって１．０～１．５の範囲に臨界的意義があると判定することはできない。
(3)　原告らは，前記のように，甲３１（【表ｂ】）に基づき，追加試験の結果をもふまえて，訂正発明１における軽量セメントモルタルの単位容積質量（１．０～１．５）の臨界的意義について主張する。
しかし，訂正明細書(Ⅱ)を精査しても，特定の範囲の軽量セメントモルタルを使うことの効果，特定の網材を使うことの効果それぞれについて一般的な説明はあり，軽量セメントモルタルと特定の網材を併用することによる効果についても，「軽量セメントモルタルの引張強さを補強（引張応力を分散）」と一般的な説明はされているが，軽量セメントモルタルにつき，訂正発明１において限定された特定の数値範囲内（１．０～１．５）のものと，数値範囲外のものとを具体的に対比して説明する記載はないから，臨界的意義の存在についての立証に供するところはないというほかない（訂正明細書(Ⅰ)についても同様である。）。したがって，原告らが前掲のような試験による測定結果等を種々提出して，これに基づく臨界的意義の主張立証をしようとしても，もともと失当であるというほかないが，その主張立証内容を具体的に検討してみても，以下のとおり，臨界的意義を認めることはできない。
(a)　甲３１（このデータを整理したものが前掲〔測定結果Ａ’〕ないし〔測定結果Ｃ’〕及び〔測定結果・追加〕であると認められる。）によれば，確かに，原告らの主張するとおり，単位容積質量が１．０，１．３，１．５のものについて，エネルギー値をみた場合，ガラス繊維ネット①と組み合わせた場合は，網材を使用しない場合に比べて８．４～１５．６倍，ビニロン繊維ネット②と組み合わせた場合は，網材を使用しない場合に比べて４．１～８．６倍，ビニロン繊維ネット③と組み合わせた場合は，網材を使用しない場合に比べて５．６～１１．６倍のエネルギー値の増加がある。しかし，原告らは，単位容積質量が１．０～１．５の範囲以外のものと比較してどの程度顕著な増加がみられるかという点について主張するものではないので，臨界的意義を根拠づける主張としては失当である。念のため，甲３１に基づいて，エネルギー値の増加率につき，１．０～１．５の範囲以外のものと比較して検討しておくと，軽量セメントモルタルの単位容積質量が１．０～１．５の数値範囲外である０．８や０．９の場合であっても，ガラス繊維ネット①と組み合わせた場合は，網材を使用しない場合に比べて，０．８が１５．７倍，０．９が１０．１倍であり，ビニロン繊維ネット②と組み合わせた場合は，網材を使用しない場合に比べて０．８が７．８倍，０．９が６．２倍であり，ビニロン繊維ネット③と組み合わせた場合は，網材を使用しない場合に比べて，０．８が９．１倍，０．９が７．４倍であることが認められる。同様に，軽量セメントモルタルの単位容積質量が１．０～１．５の数値範囲外である１．６や１．９の場合であっても，ガラス繊維ネット①と組み合わせた場合は，網材を使用しない場合に比べて，１．６が７．７倍，１．９が４．３倍でありビニロン繊維ネット②と組み合わせた場合は，網材を使用しない場合に比べて，１．６が６．１倍，１．９が８．９倍であり，ビニロン繊維ネット③と組み合わせた場合は，網材を使用しない場合に比べて，１．６が６．１倍，１．９が９．１倍であることが認められる。以上を対比すれば，エネルギー値の増加率の観点からは，１．０～１．５の範囲の臨界性は認められない（０．９～１．８の範囲でみてもその臨界性は認められない。）。
(b)　原告らは，軽量セメントモルタル単位容積質量の下限値１．０の設定が正当であると主張し，その根拠として，エネルギー値そのものを取り上げ，軽量セメントモルタルにガラス繊維ネット①を用いた場合のエネルギー値が，軽量セメントモルタルの単位容積質量が０．８の場合が１２１．６１ｋｇ･ｍｍ，０．９の場合が１４２．３８ｋｇ･ｍｍであったのに対し，単位容積質量１．０の場合が２６９．６４ｋｇ･ｍｍ，１．３の場合が３１７．３５ｋｇ･ｍｍ，１．５の場合が２１３．６９ｋｇ･ｍｍであり，０．８，０．９の場合は，１．０，１．３，１．５の場合の半分程度にすぎないと主張する。
確かに，甲３１によれば，上記のこと，特に，０．９の場合と１．０との間の格差が比較的大きいことが認められる。しかし，甲３１により，軽量セメントモルタルにビニロン繊維ネット②又は③を用いた場合をみると，軽量セメントモルタルの単位容積質量が０．８，０．９，１．０のそれぞれの場合のエネルギー値の増加程度は，ほぼ直線的であり，０．９と１．０の間に臨界性は認められない。この点につき，原告らは，ビニロン繊維ネットの場合の数値が上記のようになったのは，ビニロン繊維自体の伸びが影響しているので，下限値１．０を否定するものではないと主張するが，その主張を裏付けるに足りる的確な証拠はない上，訂正発明１は，網材の材質をガラス繊維ネットに限定し，ビニロン繊維ネットを排除しているものと解することはできないことは明らかであるから，この原告らの主張は採用の限りではない。


さらに，甲３１によれば，ビニロン繊維ネット②の場合には，軽量セメントモルタルの単位容積質量が１．０及び１．３場合のエネルギー値が１．６の場合のエネルギー値よりも低いこと（１．０の場合は１．９の場合と比べてさえも低い。），ビニロン繊維ネット③の場合には，軽量セメントモルタルの単位容積質量が１．０場合のエネルギー値が１．６及び１．９の場合のエネルギー値よりも低いのであり，１．０～１．５の範囲にあるものの中には，効果が範囲外のものよりも低いものがある（特に下限値とされる１．０）ことも認められる。以上の認定結果を総合して判断すれば，軽量セメントモルタルの単位容積質量１．０に下限値の意義があるものと認めることはできない（上記によれば，０．９にも下限値の意義がないことは，一層明らかである。）。(c)　原告らは，軽量セメントモルタル単位容積質量の上限値１．５の設定が正当であると主張する。
検討するに，原告らが主張するように，軽量セメントモルタルにガラス繊維ネット①を用いた場合のエネルギー値につき，軽量セメントモルタルの単位容積質量が１．９の場合のエネルギー値が，０．８や０．９の場合のエネルギー値よりも低いからといって，直ちに，１．５という上限値の臨界性がある，といえるわけではない。
そして，甲３１により，ガラス繊維ネット①を用いた場合をみても，軽量セメントモルタルの単位容積質量が１．６の場合のエネルギー値の方が，原告らが上限値であるとする１．５の場合のエネルギー値よりも大きいことが認められる。また，また，甲３１により，ビニロン繊維ネット②，③を用いた場合の軽量セメントモルタルの単位容積質量ごとのエネルギー値を検討すると，まず全体として，臨界性を認め得るほどの変化は認められず，特に，軽量セメントモルタルの単位容積質量が１．５の場合と１．６の場合を比較すると，ビニロン繊維ネット②では，約２０５ｋｇ･ｍｍと約１９０ｋｇ･ｍｍ，同③では，約２１０ｋｇ･ｍｍと約１９０ｋｇ･ｍｍであって，両者の間に臨界的意義を認め得るほどの差異はない。原告らは，軽量セメントモルタルの単位容積質量が１．６，１．９のものにガラス繊維ネット①を用いた場合に網材の繊維の剪断が確認されたこと，１．６の場合には，柔軟性が若干欠けること，１．６の場合には，施工した際にステープルにかかる荷重が大きくなること，ビニロン繊維ネットを用いた場合には，網材の剥離，露出，外壁の断裂が確認されたことなどを主張する。しかし，上記のことは，目視による観察であり，客観性に欠ける疑いがある上，ビニロン繊維ネットに関しては，それがどの単位容積質量の場合に起こったのか不明であって臨界値との関係が明らかでない。また，原告らは，外壁の重さ，ステープルにかかる荷重の大きさについても主張するが，特定の数値範囲について臨界的意義を理解できるような具体性のある主張ではなく，荷重が大きいほど不都合であるという程度のものであって，上限値１．５の臨界性を決定付けるほどの要因であるとは認められない。以上によれば，軽量セメントモルタルの単位容積質量１．５に上限値の意義があるものと認めることはできない（上記によれば，１．８にも上限値の意義は認められない。）。
(d)　原告らの主張中には（主としてⅠ事件の関係ではあるが），エネルギー値だけでなく，最大荷重，ひび割れ発生時の荷重，変位量のそれぞれにおいても同様な傾向があるとの主張もあるので，以下，順次，これらの観点からも検討しておく。原告らは，軽量セメントモルタルにおいて，網材なしのものと，ガラス繊維ネット①を用いたものを対比し，後者のひび割れ発生時の荷重が前者の何倍かをみると，軽量セメントモルタルの単位容積質量１．３の場合では，約３．０倍であるのに対し，０．８，１．９ではそれぞれ約１．５倍，約１．７倍であること，さらに，網材なしのものと，ビニロン繊維ネット②を用いたものとの対比により，同様に，ひび割れ発生時の荷重をみれば，１．３の場合では，約２．０倍であるのに対し，０．８，１．９ではいずれも約１．１倍であることを理由に，臨界性があると主張する。
しかし，測定結果Ａ’，Ｂ’，Ｃ’により，上記と同様の対比をすれば，ガラス繊維ネット①を用いたものについては，軽量セメントモルタルの単位容積質量０．８の場合は，約１．５倍，０．９が約２．０倍，１．０が約１．９倍，１．３が約３．０倍，１．５が約２．７倍，１．６が約２．２倍，１．９が約１．７倍である。これによれば，原告らが下限値であるという１．０の値は，０．９の値よりも低いのであって（原告ら主張の上限値１．５の外にある１．６の値と比べても１．０の値が低い。），臨界性はない（０．９と０．８とを比較しても臨界性を認め得るほどの差はない。）。原告らが上限値であるという１．５の値と１．６，１．９の値を比べても，臨界性を認め得るほどの差はない。
同様に，ビニロン繊維ネット②の場合も，０．８の場合は，約１．１倍，０．９が約１．２倍，１．０が約１．３倍，１．３が約２．０倍，１．５が約１．８倍，１．６が約１．５倍，１．９が約１．０倍である。これをみても，１．０ないし１．５に臨界的意義を認められる程度の効果の差はない（特に，１．０の値は１．６の値よりも低い。なお，０．９～１．８とした場合の臨界的意義も同様である。）。
念のため，ビニロン繊維ネット③の場合をみても，０．９の値と１．０の値の変化にある程度の差があるが，上記と同様に，１．０ないし１．５に臨界的意義を認められるほどの効果の差はない（０．９～１．８とした場合の臨界的意義も同様である。）。
結局，ひび割れ発生時の荷重の大きさ（耐久強度）を指標とする効果によっては，上記臨界的意義を認めることはできない。


ひび割れ発生時の荷重及び最大荷重の数値自体に着目した検討もしておく。前記測定結果Ａ’，Ｂ’，Ｃ’によれば，まず，ガラス繊維ネット①の場合もビニロン繊維ネット②の場合も，ともに，軽量セメントモルタルの単位容積質量は，０．８，０．９，１．０，１．３，１．５，１．６，１．９と変化するに従って漸増しており，その間において荷重が急激に上昇するなど，臨界をうかがわせる数値の変化は認められない。加えて，両者の場合ともに，ひび割れ発生時の荷重の大きさが最大なのは，訂正発明１の特定の数値範囲（１．０～１．５）の外である１．９の場合であることが認められる。なお，甲２０により，最大荷重をみても，上記ひび割れ発生時の荷重とほぼ同様のことがいえる（ただし，ガラス繊維ネット①の場合，１．６の場合が最大で，１．９の場合はこれより若干減少する。）。よって，この点からも，訂正発明１の特定の数値範囲（１．０～１．５）のものに臨界的意義を認めることはできない（数値範囲を０．９～１．８としてみても同様である。）。
変位量に着目した検討もしておく。
ガラス繊維ネット①を用いた場合の変位量（測定結果Ｂ’）につき，網材なしのもの（測定結果Ａ’）と比較した割合をみても，ガラス繊維ネット①の変位量の数値自体をみても，いずれも，軽量セメントモルタルの単位容積質量が１．３の場合に高い数値を示しているものの，０．８から１．０の範囲及び１．５から１．９の範囲で際だった効果の差は認められないから（なお，測定結果Ａ’と比較した割合においては，１．５の値は，０．９，０．８，１．９の値よりも低い。），単位容積質量が本件発明１の特定の数値範囲（１．０～１．５）のものに臨界的意義を認めることはできない（数値範囲を０．９～１．８としてみても同様である。）。また，ビニロン繊維ネット②（測定結果Ｃ’）及びビニロン繊維ネット③（測定結果・追加）を用いた場合の変位量につき，網材なしのもの（測定結果Ａ’）と比較した割合をみても，ビニロン繊維ネット②，③の変位量の数値自体をみても，いずれも，軽量セメントモルタルの単位容積質量が０．８から１．９の全域にわたって，ほとんど効果の差は認められないから（変位量の数値では，②，③ともに１．６の値が最も高い。），単位容積質量が訂正発明１の特定の数値範囲（１．０～１．５）のものに臨界的意義を認めることはできない（数値範囲を０．９～１．８としてみても同様である。）。
(4)　以上のとおり，軽量セメントモルタルの単位容積質量を１．０～１．５とした臨界的意義が認められるものではないし（数値範囲を０．９～１．８としてみても同様である。），原告らが行ったような実施例の試験，追加試験の結果から１．０～１．５の範囲を設定するようなこと自体，当業者であれば通常行う程度のものであると認められるから，審決がその範囲の臨界的意義を認めず，その数値範囲にすることが実験等により当業者が必要に応じて選択することにすぎないと判断した点に誤りはない。
２　Ⅰ事件の取消事由１（本件発明１についての相違点(1)の判断の誤り）について前記１で検討したとおり，軽量セメントモルタルの単位容積質量を１．０～１．５とした臨界的意義が認められるものではなく，同様な検討により，単位容積質量を０．９～１．８とした場合でも，臨界的意義は認められない（測定結果の数値に基づく具体的な検討は，前記１において０．９～１．８の場合も併せて行った。）。
これらに照らせば，本件発明１についての相違点(1)に関する決定の判断に誤りはなく，原告ら主張の取消事由１は理由がない。
３　Ⅱ事件の取消事由２（訂正発明１についての相違点(2)の判断の誤り）について(1)　原告らは，甲３０（【表ｃ】）の結果を示して，審決が，その特定の範囲外の繊維ネットを用いた場合に有効な相乗効果が得られなかったことから，網材の物性の特定（質量４０～２５０ｇ／ｍ2，引張強度１００ｋｇｆ／ｍｍ2以上）について臨界的意義を認めなかった判断が誤りであると主張する。また，訂正発明１は，ひび割れ防止対策として刊行物３に記載のような①モルタルの乾燥収縮の低減だけでなく，②モルタルの引張強さの改善，③モルタルの引張応力の分散，④モルタルへのゴム弾性の付与も見出したものであるから，審決は相違点(2)に関し容易想到性の判断を誤ったものであるとも主張する。
(2)　検討するに，網材の質量及び引張強度に関する数値の臨界的意義を認定するためには，少なくとも，訂正発明１で特定された数値の範囲（質量４０～２５０ｇ／ｍ
2，引張強度１００ｋｇｆ／ｍｍ
2以上）の内外での効果を比較検討する必要があ
る。そこで，本件証拠中のデータを検討するに，原告らの主張する甲３０（【表ｃ】）は，質量，引張強度ともに上記特定された数値の範囲内であるガラス繊維ネット①，ビニロン繊維ネット②，同③の３種類のもの（質量４５～１４５ｇ／ｍ2，
引張強度１１６～１８３ｋｇｆ／ｍｍ2）のひび割れ発生時の荷重のデータのほか，質量，引張強度ともに範囲外であるガラス繊維ネット④（質量３５ｇ／ｍ2，引張強度９５ｋｇｆ／ｍｍ2），質量が範囲外で引張強度が範囲内のガラス繊維ネット⑤（質量２６０ｇ／ｍ
2，引張強度８００ｋｇｆ／ｍｍ
2）の２種類のひび割れ発生時の


荷重のデータが示されている。そして，甲１３には，前記の測定結果Ｄ，同Ｅが記載されているが，測定結果Ｄは，上記ガラス繊維ネット④につき，ひび割れ発生時の荷重，変位量のデータが，測定結果Ｅは，上記ガラス繊維ネット⑤につき，ひび割れ発生時の荷重，変位量のデータが記載されている。要するに，ガラス繊維ネット①のデータは前記測定結果Ｂ’に，ビニロン繊維ネット②のデータは測定結果Ｃ’に，同③のデータは測定結果・追加に，ガラス繊維ネット④のデータは測定結果Ｄに，同⑤のデータは測定結果Ｅにそれぞれ記載されたとおりである。原告らの主張及び本件証拠を検討しても，数値範囲外のものについての記載があるのは，上記のガラス繊維ネット④（測定結果Ｄ），同⑤（測定結果Ｅ）のみである。網材の引張強度のみが範囲外で，その余の要素のすべてが範囲内のもののデータは存在しない。したがって，少なくとも，網材の引張強度については，臨界的意義あることを証明すべき証拠がないことが明らかである。質量についても，上記証
拠があるのみであるから，４０～２５０ｇ／ｍ
2という数値の臨界的意義を認めるに
は足りない。
(3)　原告らは，ひび割れ防止対策が，刊行物３では②～④の観点によるものがないという。
しかし，刊行物３はひび割れ（クラック）防止のためにクラックの発生しやすい隅部に重点的にガラス繊維ネットを埋設することを教示しており，ひび割れ防止対策という点では訂正発明１と同じ目的であり，ひび割れの原因が原告ら主張のように様々なものがあったとしても，刊行物３の教示によりガラス繊維ネットをモルタル中に埋設してみることは，当業者が容易になし得るものと認められる。よって，②モルタルの引張強さの改善，③モルタルの引張応力の分散，④モルタルへのゴム弾性の付与という観点の有無によらず，その構成を容易に選択できることに変わりはない。また，刊行物３が②～④の観点を持たないことが刊行物３の教示する技術を採用することの阻害要因となるものではない。
審決が相違点(2)の判断にあたり，網材の臨界的意義を認めなかったことや，網材の選択がモルタル層の耐久性の向上，モルタル層のひび割れ，剥離の防止等を考慮して，実験等により当業者が必要に応じて選択し得る程度と判断したことに誤りはない。
以上，原告ら主張の取消事由２も理由がない。
４　Ⅰ事件の取消事由２（本件発明１についての相違点(2)の判断の誤り）についてこの点についての決定の判断及びこれに対する原告らの取消事由２の主張は，前記のⅡ事件の取消事由２に関するものと同旨である。
よって，前記のⅡ事件の取消事由２に関する判示と同様に，原告ら主張のⅠ事件の取消事由２も理由がない。
５　Ⅰ事件の取消事由３（本件発明２ないし６に関する進歩性の判断の誤り）に
ついて
(a)　本件発明２について，原告らの主張する外壁内の結露を防ぎ，断熱・気密性能を向上させるという効果は，壁の施工方法によるものではなく，通気層の設置及びその間隔によるものであると認められる。そして，刊行物４には，胴縁の厚さ１０～３０ｍｍに基づいて間隔が１０～３０ｍｍの通気層が形成されることが記載されている。そうすると，引用発明４に基づいて，本件発明２の範囲である通気層の間隔の５～３０ｍｍを設定することは，当業者が容易になし得るものである。この点に関する決定の判断は是認し得るものであって，原告らの主張は，採用することができない。
(b)　本件発明１，２は，前判示のとおり，刊行物１～４に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，本件発明３～６は本件発明１，２を周知事項に基づいて減縮した発明であると認められる。よって，本件発明３～６に関して，刊行物１～４に記載発明及び周知事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとする決定の判断に誤りはない。よって，原告らの主張は，採用することができない。
６　以上によれば，Ⅰ事件の決定が，本件発明１ないし６につき，刊行物１ないし４記載の発明及び周知の技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとした認定判断は，是認し得るものである。そして，Ⅱ事件の審決が，訂正発明１につき，刊行物１ないし３記載の発明及び周知の技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとした認定判断も是認し得るものである。なお，Ⅱ事件の審決は，訂正発明１の独立特許要件についてのみ明示的判断を示しているが，訂正発明２ないし６は，訂正発明１の構成要件を直接，間接に引用する以外に減縮を目的とするなどの訂正事項はないので，これらの発明の独立特許要件についての審決の判断は，本件発明２ないし６に関する前記判断と同様にしたものと理解することができ，その判断が是認し得ることは，前判示のとおりである。
７　結論
以上のとおり，原告ら主張の異議の決定についての取消事由及び訂正審判の審決についての取消事由は理由がないので，Ⅰ事件及びⅡ事件の原告らの請求は，いずれも棄却されるべきである。
東京高等裁判所第１８民事部
裁判長裁判官　　　塚　　原　　朋　　一
裁判官　　　塩　　月　　秀　　平
裁判官　　　田　　中　　昌　　利


平成一二年(行コ)第五〇号　特許料納付書却下処分取消等請求控訴事件（平成一二年九月一四日口頭弁論終結。原審・東京地方裁判所平成一一年（行ウ）第一六二号）
判　　　　決
控　　訴　　人　　　　　Ａ
控　　訴　　人　　　　　Ｂ
両名訴訟代理人弁護士　　木　　　村　　　峻　　　郎
大　　　橋　　　英　　　樹
復代理人弁護士　田　　　瀬　　　英　　　敏
被　控　訴　人　　　　　特許庁長官　Ｃ
指定代理人　　　　　　　Ｄ
ＥＦＧ
主　　　　文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第一　控訴人らの求めた裁判
「１　原判決を取り消す。
２　（本件第一請求）特許番号第一九七一七六二号の特許権に係る第四年分特許料納付書について被控訴人がした平成一一年一月四日付け却下処分を取り消す。３　（本件第二請求）平成一一年三月一二日付け行政不服審査法に基づく異議申立てについて被控訴人がした却下決定を取り消す。」
との判決。
第二　事案の概要
原判決の事実及び理由中の「第二　事案の概要」の項に示されているとおりである。本件は、控訴人らの共有していた本件特許権が特許料の納付期限の徒過により登録を抹消されたため、特許料の追納により本件特許権の回復を図ろうとして、控訴人Ａが単独で本件納付書を提出したことに係る事案である。
第三　当裁判所の判断
当裁判所も、本件第一請求に係る訴えは、訴訟要件を欠く不適法な訴えであり、本件第二請求は理由がないものと判断するものであるが、その理由は、控訴理由に即して次のとおり判断を付加するほか、原判決の事実及び理由中の「第三　争点に対する判断」の項に示されているとおりである。
一　控訴理由（要点）
１　原判決は、「原告Ａ（控訴人Ａ）による本件納付書の提出は、存在しない特許権について特許料を納付しようという行為であり、法律的に何ら意味のないものであるが、特許法一一二条の二が規定するところの、特許料の不納付により消滅したとみなされた特許権の回復を求めるための特許料の追納に当たると解することができる。そうすると、本件異議申立ての実質は、消滅した本件特許権の回復を求めるものであって、共有者全員の有していた一個の権利の成否を決めるものであるから、共有者全員につきこれを合一に確定する必要があると解するのが相当である。」と判断するが、特許法一一二条の二に対応するパリ条約五条の二第一項の規定によれば、特許法一一二条の二は特許権の存続に関する規定であり、そこに規定する特許料の追納は、特許権の存続を図るためのものとして、共有の保存行為にほかならない。
２　仮に、特許料の追納が遡及的に失効した特許権の回復を求めるものであるとしても、それは従前認められていた内容、範囲において当該特許権を回復するものであり、回復に当たって、権利の内容、範囲の変更を伴うものではない。このような権利の回復を共有者の一部が単独で行い得るものとしても、他の共有者には影響はなく、特許料の追納は、共有者全員ですることまで要求されておらず、異議申立てについても、共有者全員による行使は求められていないと解すべきである。特許権の処分や内容の変更に相当し、共有者の利害関係に重大な影響を及ぼす審判の請求とはその性格が大きく異なる。
特許権を従前どおりの内容で将来にわたって保有する意思を有していると解すべき他の共有者の合理的意思解釈によっても、共有者のうちの一部の者が異議申立てを行ったとしても、他の共有者にとって何らの問題はない。３　さらに、本件異議申立てが不適法なものであったとしても、被控訴人は、行政不服審査法二一条に基づき、控訴人らに対して相当の期間を定めて補正を命じなければならないのに、この補正を命じなかった。本件異議申立てが不適法とされた理由は、控訴人Ｂが申立人に名を連ねていないというものであるが、このような手続要件の不備は、補正可能なものである。したがって、被控訴人の本件処分（本件第一請求に係る却下処分）は違法なものであって、本件第一請求及び第二請求は認容されるべきである。
二　控訴理由に対する判断
１　控訴人らの控訴理由１の主張の骨子は、特許法一一二条の二で規定されているのは共有の保存行為にほかならないというものであるが、特許法一一二条の二が規定するところが、特許料の不納付により消滅した特許権の回復を求めるための特許料の追納による特許権の回復であって、その効果は保存行為の範疇を超えるものであることは明らかである。控訴理由１の主張は採用することができない。そして、この追納によって他の共有者に影響がないということもできないから、これに反するところを前提にする控訴理由２も採用することができない。２　行政不服審査法二一条所定の「審査請求が（中略）補正をすることができるものであるとき」とは、当該審査請求人（本件では異議申立人である控訴人Ａ）に対して補正を命じ得るものであるときと解すべきであり、他の審査請求人（異議申立人。本件ではＢ）を補充することは、右事由には該当しない。したがって、本件異議申立てが不適法とされた事由に関する補正は不可能なものであって、控訴理由３も採用することができない。
第四　結論
よって、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第一八民事部
裁判長裁判官　　　　永　　　井　　　紀　　　昭
裁判官　　　　塩　　　月　　　秀　　　平
裁判官　　　　橋　　　本　　　英　　　史


平成１７年(ネ)第２１７号　特許権侵害差止等請求控訴事件（原審・大阪地方裁判所平成１６年(ワ)第３６４０号）
判決
控訴人（１審原告）　　株式会社ニプロン
同訴訟代理人弁護士　松本理
同　　　　　　　　　　中山正隆
同　　　　　　　　　　泉秀昭
同　　　　　　　　　　板村丞二
同　　　　　　　　　　門脇隆宏
同補佐人弁理士　　　柳野隆生
同　　　　　　　　　　森岡則夫
被控訴人（１審被告）　デンセイ・ラムダ株式会社
同訴訟代理人弁護士　杉本進介
同訴訟代理人弁理士　牛木護
同　　　　　　　　　　清水榮松
同補佐人弁理士　　　外山邦昭
主文
１　本件控訴を棄却する。
２　控訴費用は、控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１　控訴の趣旨等
１　原判決を取り消す。
２　被控訴人は、原判決別紙物件目録記載の無停電性スイッチングレギュレータを製造し、輸入し、譲渡し、譲渡のために展示してはならない。３　被控訴人は、前項の無停電性スイッチングレギュレータを廃棄せよ。４　被控訴人は、第２項の無停電性スイッチングレギュレータについて記載してあるパンフレット、カタログ類を廃棄せよ。
５　被控訴人は、控訴人に対し、１億５７５０万円及びこれに対する平成１６年４月１３日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
６　訴訟費用は、第１、２審とも被控訴人の負担とする。
７　第２ないし５項につき仮執行宣言
（以下、控訴人を「原告」、被控訴人を「被告」という。）
第２　事案の概要
１　事案の要旨
本件は、後記特許権（特許番号第３０１３７７６号、発明の名称「無停電性スイッチングレギュレータ」）を有する原告が、被告の製造販売する無停電性スイッチングレギュレータは同特許権に係る特許発明の技術的範囲に属し、その製造販売等は同特許権を侵害すると主張して、特許権に基づく無停電性スイッチングレギュレータの製造譲渡等の差止め、無停電性スイッチングレギュレータ及びそのパンフレット等の廃棄並びに特許権侵害による不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
原審は、原告の請求をいずれも棄却し、原告が本件控訴を提起した。２　基礎となる事実、争点及び争点に関する当事者の主張次のとおり訂正等するほかは、原判決２頁１６行目から３０頁７行目までに記載のとおりであるから、これを引用する。
【原判決の訂正等】
(1)　「別紙物件目録」とあるのを「原判決別紙物件目録」、「別紙『特許請求の範囲の記載』」とあるのを「原判決別紙『特許請求の範囲の記載』」とそれぞれ読み替える（後記第３についても同じ。）。
(2)　８頁２５行目末尾の次に改行して、次のとおり加える。「オ　被告は、平成１６年６月８日、特許庁長官に対し、本件特許発明についての特許の無効審判請求（無効２００４―８００７１）をした（乙１１、１３、１４）。
上記無効審判事件について、平成１７年１月２６日付けで、本件特許発明についての特許を無効とする旨の審決がされた（乙１５）。原告は、上記審決取消訴訟を提起すべく準備中である（弁論の全趣旨）。」
(3)　２１頁１行目及び２６頁１８行目の各「上記」を「前記」とそれぞれ改める。
第３　当裁判所の判断
１　当裁判所も、原告の請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は、次のとおり訂正等し、原告の当審における補充主張に対する判断を付加するほかは、原判決３０頁９行目から４１頁５行目までに記載のとおりであるから、これを引用する。
【原判決の訂正等】
(1)　３１頁５行目の「しかし」から同７行目末尾までを「しかし、前記のとおり、被告製品の充放電回路をトランスの左側に描くか右側に描くかは、便宜上いずれも可能であること、また、上記のとおり、第１図以外は当事者間に争いがない原判決別紙物件目録の「符号の説明」及び「無停電電源装置『ＵＮＡ１８０－０１（６ｃｈタイプ）』の電源回路の説明」には、被告製品が放電防止回路１００を備えることが記載されており、被告製品の構成（構成ｄ）において放電防止回路１００を備えることについても当事者間に争いがないことを考慮すると、原判決別紙物件目録の第１図は、放電防止回路１００が示されている『第１図（被告主張）』とするのが相当と認められる。」と改める。
(2)　３８頁２２行目の「上記」を「前記」と改める。
【原告の当審における補充主張に対する判断】
(1)　争点(2)（被告製品の構成ｃないしｈによる本件特許発明の構成要件ＣないしＨの充足性）について


原告は、「被告製品と本件特許発明の相違は、充放電回路を構成する各電子部品（充電回路では、定電流検出抵抗、直列ドロッパー制御用素子及び逆流防止ダイオード、放電回路では、逆流防止ダイオード及び〈三次側〉スイッチング素子）の配置が、本件特許発明では、三次巻線の負極側と二次電池の負極側との間であるのに対し、被告製品では、三次巻線の正極側と二次電池の正極側との間であり、この配置の違いにより、その作用上、充電回路及び放電回路のそれぞれに直接接続された各電子部品に電流が流れる順番が相違する点のみである。すなわち、本件特許発明及び被告製品は、いずれも充放電回路が直列回路で構成されており、このような直列回路中に配置する充放電回路構成部品の順序を、本件特許発明のように二次電池の負極側に配置するか、被告製品のように二次電池の正極側に配置するかは、昭和４９年３月３１日発行の『入門交流回路』（甲第１０号証）に、Ｒ―Ｌ―Ｃの直列回路において、抵抗Ｒ、自己インダクタンスＬ、コンデンサ（静電容量）Ｃの順番を入れ替えたとしても、電圧Ｖと電流Ｉの関係（回路動作）が変化することはないことが示されていることから、当業者にとっては、単なる設計事項にすぎない。しかも、上記回路構成の違いにより、両者における充放電時の作用に違いもない。したがって、本件特許発明と被告製品との相違点は、その回路構成及び作用のいずれの点からも、単なる設計事項にすぎない。」と主張する。しかしながら、被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属するか否かを判断するに当たっては、両者を本件明細書の特許請求の範囲の記載順に構成要件ごとに分説して対比するのが通常であるところ、前記認定（原判決３１頁１２行目から３３頁２０行目まで）のとおり、被告製品の構成ｄないしｈは、本件特許発明の構成要件ＤないしＨを充足していない。また、上記文献（甲第１０号証）は、本件特許発明における直列回路に直接かかわるものではないから、同文献をもって、直ちに被告製品の構成ｄないしｈと本件特許発明の構成要件ＤないしＨの相違が、設計上の微差や適宜なし得る設計的事項であるとはいえないし、そもそも、上記相違が設計上の微差や適宜なし得る設計的事項であるとしても、そのことをもって、構成要件の非充足を否定することはできない。
したがって、原告の上記主張は採用することができない。(2)　争点(3)（被告製品と本件特許発明との均等の成否―均等の第５要件〈意識的除外等〉）について
原告は、「本件特許発明の特許出願の審査当時、補正については、願書に昀初に添付された明細書又は図面から当業者が直接的かつ一義的に導き出せる範囲でなければ認められておらず、実際は明細書中の記載内容をそのまま引用しなければ、補正が認められないといった極めて厳しいもの（改訂前審査基準。甲第９号証）であった。ところが、本件特許発明の特許出願に係る出願当初明細書（乙第１号証）中には、代表的な実施例として、充放電回路構成部品を二次電池の負極側へ接続する実施例のみしか記載されておらず、充放電回路構成部品を二次電池の正極側へ接続することまで含む、つまり各回路素子の接続の仕方を特定しない、より上位概念の補正をすれば、出願が拒絶されるおそれがあり、そのような補正ができなかった。それゆえ、拒絶理由通知（乙第２号証）の引用例１ないし３（乙第３ないし５号証）に対する新規性及び進歩性を回避するだけであれば、他の接続の仕方や他の電流の流れ方を含む、より上位概念の内容とすることも可能であったが、改訂前審査基準の下では、そのような補正は拒絶されるおそれが強いことから、原告はやむを得ず、新規性や進歩性のためには必要でない具体的な各回路素子の接続の仕方や電流の流れ方を含んだ実施例の記載に基づく補正を行ったものであり、手続補正書（乙第６号証）と同時に提出した意見書（乙第７号証）においても、各回路素子の接続の仕方や電流の流れ方については、改訂前審査基準をパスするためにその補正の根拠を明示したにすぎず、他の接続の仕方や他の電流の流れ方についてまで、意識的に除外したものではない。また、電気回路素子の接続の仕方や電流の流れ方を適宜選択できることが当業者にとっては自明であるとはいえ、出願当初明細書中にそのことが明記されていない以上、改訂前審査基準の内容に照らせば、充放電回路の各回路素子の接続の仕方や電流の流れ方を特定しない上位概念の内容に補正を行うことは、新規事項の追加であるとして、到底認められないものであった。したがって、本件特許発明の充放電回路における各回路素子の接続の仕方や電流の流れ方は、上記拒絶通知における拒絶理由を回避するために付加された要件ではなく、当業者にとっても、電気回路の分野においては設計事項に関するものであるから、本件明細書（補正後の明細書）の特許請求の範囲から意識的に除外したものではない。」と主張する。


確かに、改訂前審査基準（甲第９号証）では、「周知・慣用技術についても、出願当初の明細書又は図面に記載した事項が当該周知・慣用技術を意味することが明らかで、かつそれ以外のことを意味しないことが明らかでない限り、その周知・慣用技術は当業者が直接的かつ一義的に導き出せない事項であるから、周知・慣用技術であったとしても、それ自体を明細書又は図面に追加することができないことに留意しなければならない。例えば、明細書に、よく知られた技術事項を追加記載しようとする場合に、出願当初の明細書又は図面に当該技術事項の記載がない場合には、その技術事項自体が周知であるというだけでは、これを追加する補正は認められない。」とされているのに対し、改訂後の審査基準（甲第１２号証の２）では、「周知・慣用技術についても、その技術自体が周知・慣用技術であるということだけでは、これを追加する補正は許されず、補正ができるのは、当初明細書等の記載から自明な事項といえる場合、すなわち、当初明細書等に接した当業者が、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解する場合に限られる。」とされているから、改訂前審査基準の方が厳しいと考えられる。しかしながら、その点をおくと、原告は、充放電回路における各回路素子の接続の仕方や電流の流れ方を特定しない、より上位概念の補正をすることが可能であったというのである。しかも、出願当初明細書（乙第１号証）の段落【０００７】には、「図１（裁判所注：本発明の実施例を表す説明用回路図。以下同じ。）および図２（本発明の実施例における充放電回路部分を表す説明図）、図３（本発明の実施例における充電電流波形の一例を表す説明図）により、本回路の作用について説明する。」としながらも、「商用電源１の電圧が正常範囲内にある時には、二次電池１４の電圧に対して一次側回路１ａが優先するよう」にするための、トランスの巻線の巻き数と電圧の関係式を含む発明の構成及び作用が説明されているから、充放電回路の各回路素子の接続の仕方や電流の流れ方を特定せずに、上記関係式等、段落【０００７】に記載された事項に基づいて、機能的な表現を含む補正をすることが全く不可能であったとまでは断定することはできない。それにもかかわらず、原告は、前記認定（原判決３７頁５行目から３８頁２１行目まで）のとおり、上記意見書（乙第７号証）において、①「請求範囲の補正の根拠について」ではなく、「請求範囲の限定の根拠について」とした上で、「請求項１の限定は、特に接続状態をより明確にするために図１及び明細書中の文言を基にして追加したものであります。」（２／５頁１２ないし１３行）として、請求項１を限定した趣旨を説明し、②「具体的には、補正前（元）の明細書の段落番号０００６の３行目から４行目にかけて『三次巻線電圧の巻き始め極性側と、充電すべき二次電池１４の正極側を接続し、』との表現があり、『三次巻線の巻き始め極性側と二次電池の正極側を接続し、』に限定しました。又、補正前（元）の明細書の段落番号０００６の８行目から１０行目にかけて『定電流検出抵抗１６と、トランジスタよりなる直列ドロッパー制御用素子１７を直列に接続し、これを逆流防止ダイオード１８のアノード側に直列接続する。』との表現があり、『この二次電池の負極側に定電流検出抵抗と直列ドロッパー制御用素子とを直列に接続し、これを逆流防止ダイオードのアノード側に直列接続する』に限定しました。」（２／５頁１３ないし２２行）として、三次巻線、定電流検出抵抗、直列ドロッパー制御用素子、逆流防止ダイオード及び二次電池の直列接続の仕方を特定した根拠を示し、③「図１から『三次巻線の巻き終わり極性側と二次電池の負極の間』に変更し、明瞭にしました。」（２／５頁２２ないし２３行）として、三次側スイッチング素子の位置（三次巻線及び二次巻線との接続の方向）を特定した根拠を示し、④「段落番号０００７と段落番号０００９と段落番号００１２の内容から、『交流電源の電圧が正常範囲内にある時には、前記三次側スイッチング素子がＯＮ状態であっても、前記三次巻線に誘起される電圧が二次電池の電圧よりも大であるため、前記三次巻線の巻き始めから二次電池、定電流検出抵抗、直列ドロッパー制御用素子、逆流防止ダイオードを経由し、三次巻線の巻き終わり端に電流が流れて、該二次電池が充電され、前記交流電源の電圧が低下もしくは停止すると、前記三次巻線に誘起される電圧が二次電池の電圧よりも小になるため、二次電池の正極から三次巻線の巻き始めから巻き終わり方向に向かう電流が前記逆流防止ダイオード、三次側スイッチング素子を通って該二次電池の負極に流れ、負荷に対して出力が供給される』に限定しました。」（２／５頁２３行ないし３／５頁３行）として、交流電源の電圧が正常範囲内にある時の電流の流れと、交流電源の電圧が低下若しくは停止した時の電流の流れを付加した根拠を示し、⑤さらに、上記意見書の「本願発明と引用例との対比」（３／５頁１２行）の欄に、「本願発明の特徴・・・点（裁判所注：本件特許発明の構成要件ＡないしＨの内容）が、どの引用例にも記載されていないことや、これら３つの引用例を寄せ集るだけでは、本願発明の構成を実現することができないだけでなく、それを発想することは困難であることから、３つの引用例に基づいて本願発明を当業者が容易になし得るとは言えないものであります。」（４／５頁４行ないし５／５頁１行）と記載しているのである。したがって、原告が、拒絶理由通知（乙第２号証）の引用例１ないし３との相違点の一つとして、上記各回路素子の具体的な接続の仕方や具体的な電流の流れ方を掲げることによって、引用例１ないし３との差異を強調して、特許法２９条２項（進歩性）の拒絶理由を回避しようとしたことが明らかである。
そうすると、出願当初明細書の特許請求の範囲の記載は、各回路素子の接続の仕方や電流の流れ方について、複数のあり方を許容するものであったところ、原告は、補正により、これを、補正後の特許請求の範囲に示された各回路素子の具体的な接続の仕方や具体的な電流の流れ方を備えたものに限定し、それ以外の各回路素子の接続の仕方や電流の流れ方を備えたものは、特許請求の範囲から意識的に除外したというべきであるから、原告の上記主張は採用することができない。２　その他、原審及び当審における当事者提出の各準備書面等に記載の主張に照らし、原審及び当審で提出、援用された全証拠を改めて精査しても、当審及び当審の引用する原審の認定判断を覆すほどのものはない。
３　以上の次第で、原告の請求はいずれも理由がないから、これを棄却した原判決は相当であり、原告の本件控訴は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。
（当審口頭弁論終結日　平成１７年４月１２日）
大阪高等裁判所第８民事部


平成１３年（行ケ）第５２９号　審決取消請求事件
平成１４年６月１３日口頭弁論終結
判　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　　株式会社エス・エス・アイ
訴訟代理人弁護士　　井　上　定　明
同弁理士　　　　　稲　垣　仁　義
被　　　　　　告　　　　デール　カーネギー　アンド　アソシエイ
ツ　インコーポレーテッド
訴訟代理人弁護士　　森　内　憲　隆
同　　　　　　　　　左　高　健　一
同　　　　　　　　　近　藤　純　一
同弁理士　　　　　小　沢　慶之輔
主　　　　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
(1)特許庁が無効２０００－３５００８号事件について，平成１３年１０月１６日にした審決を取り消す。
(2)訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文同旨
第２　特許庁における手続の経緯並びに審決の理由
以下は，当事者間に争いがなく，かつ，証拠（弁論の全趣旨を含む。）によって認定できる事実である。
１　原告は，「カーネギー・スペシャル」の片仮名文字と「CARNEGIESPECIAL」の欧文字とを２段に横書きして成る商標を，第９類「理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，加工ガラス（建築用のものを除く），救命用具，電気通信機械器具，レコード，電子応用機械器具及びその部品，オゾン発生器，電解槽，ロケット，遊園地用機械器具，回転変流機，調相機，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，火災報知機，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，消防車，消防艇，盗難警報器，保安用ヘルメット，磁心，自動車用シガーライター，抵抗線，電極，映写フイルム，スライドフイルム，スライドフイルム用マウント，録画済みビデオデイスク及びビデオテープ，ガソリンステーション用装置，自動販売機，駐車場用硬貨作動式ゲート，金銭登録機，計算尺，硬貨の計数用又び選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，電気計算機，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，ウエイトベルト，ウェットスーッ，浮袋，エアタンク，水泳用浮き板，潜水用機械器具，レギュレーター，アーク溶接機，犬笛，家庭用テレビゲームおもちゃ，金属溶断機，検卵器，電気溶接装置，電動式扉自動開閉装置，メトロノーム」を指定商品として，平成８年３月１３日に登録出願し，同１０年３月２７日に，登録第４１２７６１９号として設定登録を受けた（以下，この登録を「本件登録」といい，これにより登録された商標を「本件商標」という。）。
２　被告は，平成１２年１月１２日，本件登録をこれに係るすべての指定商品に関して無効にすることについて審判の請求をした。特許庁は，これを無効２０００－３５００８として審理し，その結果，平成１３年１０月１６日，「登録第４１２７６１９号の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決をし，これを同月２６日，原告に送達した。
（甲第１号証ないし第３号証，弁論の全趣旨）
３　審決の理由
審決の理由は，別紙審決書の写しのとおりである。要するに，原告（被請求人）は，被告（請求人）の有する「DaleCarnegie」又は「デール・カーネギー」という商標が，人材能力開発講座の役務を表示するものとして，広く知られていることを承知の上，不正の目的をもって，本件商標の登録を出願し，その登録を受けたものと認められるから，本件商標は，商標法４条１項７号に違反して登録されたものであり，本件登録は，同法４６条１項により無効となる，というものである。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
審決は，事実認定を誤り，誤って認定した事実に基づき，本件商標が商標法４条１項７号に該当すると判断したものであるから，取り消されるべきである。１　「デール・カーネギー」，「DaleCarnegie」の周知性審決は，「引用商標の「DaleCarnegie（デール・カーネギー）」の標章は，請求人ないしそのライセンシーの提供する人材能力開発講座の役務を表示するものとして，本件商標の登録出願時（平成８年３月１３日）までには，我が国においても取引者，需要者に広く知られており，かつ，その周知性は，登録当時も継続していたと認めるのが相当である。また，「DALECARNEGIE（デール・カーネギー）」の表示は，しばしば「D.CARNEGIE」「D.カーネギー」「CARNEGIE」「カーネギー」等とも省略されて使用されていたことを認めることができる。」と認定した（審決書１１頁１行～９行）。しかし，この認定は誤りであり，「デール・カーネギー」，「DaleCarnegie」には，周知性はない。なお，審決が，「引用商標」として挙げているものは，いずれも，被告が登録したものであり，具体的には下記(ｲ)ないし(ﾄ)のとおりである。(ｲ)「DALECARNEGIE」の文字よりなり，昭和３８年２月４日に登録出願，第２６類「印刷物，書画，彫刻，写真，これらの附属品，ただし，この商標が特定の著作物の表題（題号）として使用される場合を除く」を指定商品として同４０年４
月１２日に設定登録された登録第６７３１７８号商標


(ﾛ)別紙審決書写し別掲(1)に示すとおりの構成より成り，昭和３８年２月４日に登録出願，第２６類「印刷物，書画，彫刻，写真，これらの附属品，ただし，この商標が特定の著作物の表題（題号）として使用される場合を除く」を指定商品として同４０年４月１２日に設定登録された登録第６７３１７９号商標(ﾊ)「デール・カーネギー」の文字より成り，昭和４４年７月８日に登録出願，第２６類「印刷物，書画，彫刻，写真，これらの附属品」を指定商品として同４７年１月１４日に設定登録された登録第９４４０８８号商標(ﾆ)「DALECARNEGIE   COURSE」の文字より成り，平成４年９月３０日に登録出願，第４１類「人材能力開発の技術と知識の教授」を指定役務として同７年１０月３１日に設定登録された登録第３０９１５２７号商標(ﾎ)「デール・カーネギー」の文字よりなり，平成４年９月３０日に登録出願，第４１類「人材能力開発の技術と知識の教授」を指定役務として同７年１０月
３１日に設定登録された登録第３０９１５２８号商標
(ﾍ)別紙審決書の写し別掲(2)に示すとおりの構成より成り，平成４年９月３０日に登録出願，第４１類「人材能力開発の技術と知識の教授」を指定役務として同８年３月２９日に設定登録された登録第３１３８４４９号商標(ﾄ)別紙審決書の写し別掲(3)に示すとおりの構成より成り，平成４年９月３０日に登録出願，第４１類「人材能力開発の技術と知識の教授」を指定役務として同８年７月３１日に設定登録された登録第３１７４２５９号商標(1)被告の現在における引用商標のライセンシー（使用を許諾された者）であるパンポテンシア株式会社（以下「パンポテンシア」という。）及びそれ以前のライセンシーである株式会社ジャパンインスチチュート（以下「ジャパンインスチチュート」という。）は，いずれも営業規模が小さく，宣伝広告をほとんどせず，特定の企業を中心に狭い範囲の顧客を対象に講座を開催していたにすぎない。そのやり方は，不特定多数の人間を相手に顧客を開拓するという，一般的な講座事業のやり方とは相違している。
審決の認定どおりだとしても，受講者は，３０年間で４万人強だというのであるから，年間１３００人程度にすぎないことになる。(2)被告は，引用商標のうち，指定商品を印刷物とする商標３件については，これを使用せず，既に不使用を理由に登録を取り消されている。(3)パンポテンシアは，講座名に「デール・カーネギー・コース」等の名称を付してはいるものの，「デール・カーネギー」，「DaleCarnegie」自体は，商標として使用していない。したがって，引用商標のうち，第４１類の「人材能力開発の技術と知識の教授」を指定役務とするものについても，使用の事実はないというべきである。
(4)デール・カーネギーが，「人を動かす」等の著作物の著作者として広く知られているとしても，「デール・カーネギー」，「DaleCarnegie」の周知性は，それとは別個の問題である。
２　本件商標と引用商標の非類似性
審決は，「本件商標の構成中，「カーネギー／CARNEGIE」の文字部分に商品の出所識別標識としての要部があるものといわなければならない。」（審決書１１頁２９行～３１行）とした上，本件商標と引用商標との間に類似性があることを前提に，その結論に至っている。しかし，両商標の間に類似性はなく，審決が前提としたところは誤りである。
(1)そもそも，「カーネギー」，「Carnegie」自体は，氏姓にすぎないものである。このような語には，造語のような独創性はなく，その識別力も強いものではない。また，「デール・カーネギー」，「DaleCarnegie」が，氏姓に相当する「カーネギー」，「Carnegie」と略されることがあるのは当然であり，著作者等の名前として用いられる「デール・カーネギー」，「DaleCarnegie」が「カーネギー」，「Carnegie」と略されて表示されるからといって，本件商標「カーネギー・スペシャル」，「CARNEGIESPECIAL」と引用商標「デール・カーネギー」，「DaleCarnegie」とが出所の混同を生ずるということはない。(2)単に「カーネギー」と呼称した場合，「カーネギー財団」，「カーネギー・ホール」，などで有名なアンドリュー・カーネギーを想起する者がほとんどであり，デール・カーネギーを想起する者は少数である。アンドリュー・カーネギーは，「富の福音」を発表し，これは，日本においてもベストセラーとなった。また，その成功哲学は，ナポレオン・ヒルによって，ナポレオン・ヒルプログラムとして体系化され，８０年以上にわたって，人材能力開発教材として使用されている。このように，アンドリュー・カーネギーは，人材能力開発の分野においても，デール・カーネギーを超えて広く認識されている。
(3)本件商標のうち，「スペシャル」，「SPECIAL」が誇称であることは否定しない。しかし，氏姓の前後に「スペシャル」を付することは，通常行われていることではない。このことを無視して，「カーネギー・スペシャル」から単なる「カーネギー」という称呼が生ずると解するのは不当である。(4)被告あるいはそのライセンシーが用いている標章は「デール・カーネギー・コース」等であって，被告らは，「カーネギー」，「Carnegie」と略した標章は使用していない。それにも関わらず，被告らの用いる標章のうち，「カーネギー」，「Carnegie」の文字部分に出所識別標識としての要部があるとするのは不当である。
(5)以上の状況の下では，本件商標と引用商標が類似しているとすることはできないというべきである。
３　商品と役務の非類似性
審決は，「本件商標の指定商品中には，パソコン，ビデオ機器，録画済みビデオディスク・ビデオテープ，映写フィルム，スライドフィルム等々，教育業務において使用される機器・器材をも含むものであって，請求人（判決注　被告）の業務との関連性も否定できないものである。」（審決書１２頁１行～４行）と認定した。
しかし，本件商標の指定商品は，被告の業務との関連性はあっても，被告の引用商標の指定役務である「知識の教授」とは非類似である。また，前述のとおり，被告は，特定の需要者のみを相手にしており，原告とは需要者層を異にする。したがって，「カーネギー・スペシャル／CARNEGIESPECIAL」と「デール・カーネギー」，「DaleCarnegie」が，出所の混同をきたし，公正な取引秩序を乱す，というおそれはない。
４　不正の目的の不存在
原告は，デール・カーネギーの一部の著作物について，著作権が消滅したと信じて（少なくとも米国では消滅している。），本件商標を出願したものである。著作権が消滅したデール・カーネギーの著作物を利用し，事業化することは考えたが，被告の引用商標にフリーライド（只乗り）することや，被告の知名度を利用することなど全く考えていない。


仮に，デール・カーネギーの著作物の著作権が存続しているというのであれば，原告は，現在原告が実施しているアンドリュー・カーネギーの成功哲学の事業に本件商標を使用するつもりである。
第４　被告の反論の要点
１　被告の引用商標の周知性について
(1)被告は，一般人を対象とするほか，企業や学校等をも対象として，営業活動を行っている。
(2)引用商標は，すべてデール・カーネギー（DaleCarnegie）の氏名に基づくものである。同人は，人材能力開発を目指した教室教育方法を創案し，１９１２年に，アメリカでこの方法による講座を開設した。これは，アメリカ国内で行われるにとどまらず，現在では世界７０数カ国で行われるに至っている。デール・カーネギーは，１９５５年に死去し，被告は，同人の氏名を営業に関する表示として使用する権利を承継した。
(3)日本においては，ジャパンインスチチュートが，ライセンシーとなって，１９６２年にデール・カーネギーの方法に基づく講座を開設した。１９９４年からは，パンポテンシアが，ライセンシーとなって講座を開いている。両者を併せれば，４０年間継続して，デール・カーネギーの方法に基づく講座を開いていることになる。
(4)デール・カーネギーの有名な著作物である"Howto   WinFriendsandInfluencePeople"は，昭和３３年，「人を動かす」との題名で日本語訳が出版され，平成７年には，２版６３刷を重ね，発行部数が約２００万冊に達している。(5)「人を動かす」を含め，デール・カーネギーの著作物や，前記講座は，日本の複数の出版物において紹介されたことがある。
(6)パンポテンシアが開設した講座の中には，名称を，「デール・カーネギー・コース」とするものがある。この名称のうち，「コース」の文字は，講座を意味する英単語に基づく外来語として，日本でも一般に使用されているから，上記各名称のうち，自他識別力の認められる部分は，「デール・カーネギー」である。「デール・カーネギー・コース」の使用は，引用商標の使用に該当する。
２　本件商標と引用商標の類似性について
(1)本件商標を構成する「カーネギー」と「スペシャル」あるいは，「CARNEGIE」と「SPECIAL」の各両文字は，両文字が結合して全体としてのみ意味を持つというものではなく，しかも，このうちの「スペシャル」，「SPECIAL」が誇称表示であることは原告も認めるところであるから，本件商標のうち，「カーネギー」，「CARNEGIE」の部分が識別力を持つ要部であり，その要部のみからも，これに応じて「カーネギー」の称呼が生じ得る。
そうである以上，本件商標は，その使用方法によっては，被告の引用商標と混同されるおそれが大きいというべきである。
(2)人材能力開発の講座教育方法について，アンドリュー・カーネギーが広く認識されていたということはない。
また，アンドリュー・カーネギーが著名であることと，デール・カーネギーが人材能力開発の分野で著名であることとは，無関係であり，両者を比較することに意味はない。
３　商品と役務の類似性について
本件商標の指定商品に含まれるパソコン，ビデオ機器，録画済みビデオディスク，ビデオテープ，映写フィルム，スライドフィルム等は，教育業務において一般に使用される機器・器材である。したがって，これらの商品は，被告の講座業務と密接に関連するものである。
４　不正の目的の存在について
(1)原告は，デール・カーネギーの一部の著作物について，著作権が消滅していると信じて，本件商標を出願したと主張する。
しかし，他人の著作権が消滅したからといって，他人の商標又はそれと類似する商標の登録がそれによって正当化されることにはならない。審決による「不正の目的」の認定も，デール・カーネギーの著作物の著作権の存続に依拠したものではない。
(2)原告は，平成５年以降，「デイル・カーネギー・プログラム」，「デール・カーネギーズ　ヒューマン　モティベーション　システム／D.Carnegie'sHumanMotivationSystems」等，「カーネギー」や「CARNEGIE」を含む商標を，多数登録出願している。
(3)原告は，その事業内容を説明する小冊子（乙第１１号証）を作成し，その中で，原告が，事業部門の一つとして，「SSID・カーネギー・プログラムス」という名称のものを設けており，その内容は，「半世紀以上にわたって，世界中の人々に支持され続けているデール・カーネギーの実践ノウハウによって，「人間関係の黄金律」「真の説得力」を究め，成功への道を拓く待望のプログラム」であるなどと述べている。
(4)原告会社の代表者は，デール・カーネギーに関する著作を翻訳し，これを原告の関連会社から出版している。この本の後書きで，原告代表者は，デール・カーネギーが，今では世界的に有名となっている講座を開設し，多くの人がそこで学んだ，と述べている。その講座とは，被告の開設している講座のことである。(5)前記(4)の出版物の中で，原告代表者は，原告の実施している自己開発プログラムの宣伝を行っている。
(6)以上(2)ないし(5)の事実の下では，原告による本件商標の登録は，被告の「デール・カーネギー」，「DaleCarnegie」の商標へのフリーライドを意図した一連の商標登録出願行為の一部であり，被告の人材能力開発講座の名声を利用して利益を図る行為と評価されるべきものである。
第５　当裁判所の判断
１　引用商標の周知性
(1)デール・カーネギー（DaleCarnegie）は，１８８８年に生まれ，１９５５年に死亡した著述家，講演者であり，その名前は，辞書，人名辞典等にも掲載されている。デール・カーネギーは，１９１２年に，ニューヨークにおいて話し方講座を初めて開設し，その方法論に基づく講座は，現在に至るまで多くの国で実施されている。
１９３６年に発行されたデール・カーネギーの著作「人を動かす」（原題"HowtoWin   FriendsandInfluence   People"）は，世界的なベストセラーとなり，日本でも，昭和３３年に初めて出版されて以来，これまで１００万部以上が売れており，雑誌等でも，書評などで度々紹介されている。日本では，昭和３８年以来，当初ジャパンインスチチュート，次いでパンポテンシアが，被告のライセンシーとして，デール・カーネギーの方法論に基づく能力開発，人材育成の講座を開設しており，現在，パンポテンシアが「デール・カーネギー・コース／DaleCarnegieCourse」，「デール・カーネギー・セールス・コース／DaleCarnegieSales   Course」等，コミュニケーション，マネージメント，リーダシップ等の能力養成を目的とする，数種の講座を開設している。被告のライセンシーが実施してきた講座は，企業が，人材育成のために，その社員に受けさせる，という形で利用されることもある。しかし，同講座は，受講者が特定の組織，個人に限定されているわけではなく，閉鎖的なものではない。（甲第４号証の１及び２，同４，同５，同７，同９，乙第１号証ないし第６号証）。


以上の事実からは，著述家・講演者としてのデール・カーネギーの存在も，デール・カーネギーが提唱した内容，ノウハウに基づくものであり，その氏名が付されている能力養成・人材育成の講座も，本件商標の登録査定時（登録時である平成１０年３月２７日の少し前）において，既に日本を含めた世界の多くの国で周知となっていた，と認めることができる。
(2)引用商標中に，「デール・カーネギー」の片仮名文字から成るもの，あるいは，欧文字の筆記体で，「DaleCarnegie」と記したもの，あるいは，その上に，デール・カーネギーの肖像を付したものがあり，これらが，いずれも「デール・カーネギー」の称呼を生ずることはいうまでもないことである。(3)パンポテンシアが開設している講座の名称は，「デール・カーネギー・コース」，「デール・カーネギー・セールス・コース」，「デール・カーネギー・マネージメント・セミナー」，「デール・カーネギー・カストマー・リレーションズ／エンプロイ・デベロプメント・コース」，「デール・カーネギー・上級コース経営戦略的プレゼンテーション・ワークショップ」，「デール・カーネギー・リーダー・イン・ユー・コース」であり，それぞれ，それぞれに対応する欧文字の綴りが併記されている（乙第２号証）。
これらの講座の名称には，共通して「デール・カーネギー」という名詞が含まれ，これに，「コース」ないし「セミナー」という名詞が付加されている。「コース」，「セミナー」は，外来語であるものの，日本においても一般的な名詞として日常用いられている言葉である。また，上記各講座名には，上記各名詞に加え，講座の内容を表す「セールス」，「マネージメント」，「カストマー・リレーションズ」，「エンプロイ・デベロプメント」，「経営戦略的プレゼンテーション・ワークショップ」，「リーダー」等の言葉も付されてはいるものの，これらも，外来語のものも含めて，一般的な名詞であり，日本においても，特定の出所と結び付けて理解されるとは考えにくい言葉である。
したがって，上記各講座名にあって，自他識別力を発揮する部分は，「デール・カーネギー」，「DaleCarnegie」であるということができる。すなわち，引用商標（その一部については，その構成要素である文字部分）は，上記各講座名にあって自他識別力を有する部分として使用されているのである。
２　本件商標と引用商標の類似性
(1)本件商標は，「カーネギー・スペシャル」の片仮名文字と「CARNEGIESPECIAL」の欧文字とを２段に横書きして成るものであり，「カーネギースペシャル」の称呼を生ずる。このうち，「スペシャル」，「SPECIAL」の部分は，外来語であるとはいえ，我が国においても一般的によく用いられる形容詞ないし名詞である。この「スペシャル」，「SPECIAL」が，「カーネギー」，「CARNEGIE」と結合することにより，一般に用いられる意味とは異なる別個独立の意味を持つことを認めさせる証拠はない。したがって，本件商標からは，「カーネギー」，「CARNEGIE」に応じて，「カーネギー」の称呼をも生じるということができる。(2)「DaleCarnegie」，「デール・カーネギー」は，実際の順序と異なり，辞書，事典では「Carnegie」としてまず配列され，また，しばしば「D.Carnegie」，「Ｄ．カーネギー」，あるいは単に「カーネギー」などと略称されることがある。したがって，「DaleCarnegie」，「デール・カーネギー」の識別力の中心は，「Carnegie」，「カーネギー」の部分にある，ということができる。（甲第４号証の１，同２，同４，同５，同９，乙第４号証の１ないし７，同９，同１１，第５号証，第６号証，第１１号証）。
本件商標と引用商標は，識別力の中心である「カーネギー」，「Carnegie」の表記及び「カーネギー」との称呼において，一致するものであるから，本件商標の使用態様によっては，引用商標との間に混同を起こすおそれがあると認められる。
(3)原告は，「カーネギー」，「Carnegie」からは，アンドリュー・カーネギーを想起する者がほとんどである，と主張する。
しかし，デール・カーネギーという人物の存在と，その氏名が付され，その方法論に基づく講座が周知であることは前記認定のとおりであるから，アンドリュー・カーネギーがより著名であったとしても，本件商標と引用商標とを混同するおそれはあると認められる。
なお，アンドリュー・カーネギーの成功哲学に基づく能力開発講座が存在し，これが一定程度の著名性を備えていることは認められるものの，それは，ナポレオン・ヒルが，アンドリュー・カーネギー以外の多くの成功者とのインタビューなどをも基に体系化した「ナポレオン・ヒルプログラム」として著名であると認められるから，「カーネギー」から，当然にアンドリュー・カーネギーの成功哲学に基づく講座が想起されるとは，認めることができない。（甲第５号証の４，乙第１１号証）。
３　商品と役務の類似性について
本件商標の指定商品のうち，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオデイスク及びビデオテープ，写真複写機，家庭用テレビゲームおもちゃ等は，引用商標の指定役務である「人材能力開発の技術と知識の教授」の際に用いられ得る機材である。
原告は，現に，能力養成，人材育成のためのプログラムを実施している。原告が，本件商標が付された機材を，そのプログラムの実施のために用いるときは，被告のライセンシーの開設する講座と誤認混同されるおそれがある。（乙第１０号証，第１１号証）。
したがって，本件商標の指定商品の少なくとも一部のものと，現に被告（ライセンシーを含む。）が長く行ってきた引用商標の指定役務との間には，類似性が認められる。
４　不正の目的について
(1)原告は，本件商標の出願に先立ち，あるいは，それと同じころ，本件商標以外にも，以下のとおり，「デール・カーネギー」（あるいは「ディル・カーネギー」）そのものないし「カーネギー」を含む，商標の登録出願を多数している。
ア　「ディル・カーネギー・プログラム」
出願日　　１９９３年２月２日
出願番号　　平５－８５５２
登録番号　　３１００９７６
区　　分　　１６類
（乙第９号証の９）
イ　「カーネギー・プログラム／CARNEGIEPROGRAM」
出願日　　１９９４年９月２６日
出願番号　　平６－９５９６２
登録番号　　３３７１４２１
区　　分　　１６類
（乙第９号証の１）
ウ　「カーネギー・クォリティ・ライフ＆ビジネス・プログラム／CARNEGIEQUALITYLIFE&BUSINESSPROGRAM」
出願日　　１９９４年９月２６日
出願番号　　平６－９５９６３
登録番号　　３３７１４２２
区　　分　　１６類
（乙第９号証の２）
エ　「CARNEGIESYSTEMPROGRAM／カーネギー・システム・プログラム」
出願日　　１９９４年１０月２４日


判決　平成１４年１１月２２日　神戸地方裁判所　平成１３年(わ)第８０３号　強
姦致傷被告事件
主文
被告人を懲役３年６月に処する。
未決勾留日数中３７０日をその刑に算入する。
理由
（犯罪事実）
被告人は，かつてＶ（当時３０歳）と交際し，その交際が破綻した後も自己を嫌悪する同女につきまとっていたものであるが，同女が自己のつきまといから逃れようとして知人から紹介された男性を偽の結婚相手に仕立て，これを同女から紹介されたことに立腹するとともに，同女に未練を募らせ，同女を強いて姦淫しようと企て，平成１３年７月４日午後１１時ころ，神戸市中央区港島ａ丁目付近において，自己が運転する普通乗用自動車に言葉巧みに同女を乗車させて走行中，同女に対し，「おまえ，殺したろか。海に沈めたるぞ。」などと申し向け，同所付近の路上に同車を停車させ，同車内において，同女に対し，その左頬部を右の平手で殴打し，助手席に乗車していた同女に覆い被さり，「今から強姦したるから。」，「さっきの男に電話をして，本当の男やったら来るはずやから，電話せえ。そういう状況を電話で聞いてもらえ。」などと語気鋭く申し向け，抵抗する同女の腹部付近を３回手拳で殴打し，同女の首を両手で絞め，同女の両手首をタオルで縛るなどの暴行，脅迫を加え，同女の反抗を著しく困難にし，強いて同女を姦淫し，その際，上記暴行により，同女に約２週間の加療を必要とする両膝・両前腕挫傷等の傷害を負わせた。
（証拠の標目）
省略
（事実認定の補足説明）
１　弁護人は，被告人と被害者の本件犯行に至るまでの交際経緯等から，被告人の本件暴行，脅迫は強姦罪の予定する反抗を著しく困難にする程度の暴行，脅迫には該当しないし，被告人には強姦の故意がない，被害者の被った傷害が本件強姦行為及びそれに密接関連する行為の機会に生じたことの立証も不十分である，さらに，本件傷害の程度は強姦致傷罪の予定する傷害には該当しない旨主張し，被告人も，具体的な暴行，脅迫態様及び強姦の故意について争う供述をするので，以下検討する。
２　Ｖの公判供述及び被告人供述の信用性について
(1)　証人Ｖは，公判廷において，本件被害の状況につき，判示事実に沿う供述をしている。
そこで，同供述の信用性について検討すると，Ｖは，被告人との交際の経緯から，暴行，脅迫態様，姦淫行為の内容等，一般的に女性が相当な羞恥心を抱くような事項について，極めて具体的かつ詳細に供述し，その内容も自然であること，本件犯行によって被った傷害結果について，国民健康保険診療録の写し（検察官請求証拠番号56）及び証人Ｗの公判供述から認められる状況とも整合的であることに加え，弁護人の反対尋問にも全く崩れていないことなどから信用できる。(2)　これに対し，被告人は，タオルでＶの手首を縛ったのではなく巻いただけであるとか，Ｖが腹が痛いと言っていたからＶの腹を３回押さえたのであって殴ってはいないとか，「海に沈めたるぞ。殺したろか。」とは言っていないなどと弁解し，暴行，脅迫内容を部分的に否認するが，被告人が自認する暴行，脅迫部分を含む本件犯行時の状況に照らすと，その弁解内容は曖昧かつ不自然，不合理であって，前記Ｖ証人の公判供述と対比して到底信用できない。
３　検討
そうすると，上記２・(1)でみたＶ証人の公判供述を含む関係証拠を総合すると，判示のとおりの暴行，脅迫行為が認められ，被告人に本件犯行に関する故意があったこと，被害者が傷害を負ったこともいずれも明らかといえる。したがって，判示犯罪事実はこれを優に認定することができる。
４　弁護人の主張について
弁護人は，被告人と被害者は５年間交際を続け，一時は被害者宅で同棲生活を送っていたものであり，強姦罪の予定する反抗を著しく困難にする程度の判断に当たっては，こうした被告人と被害者の本件犯行に至るまでの交際経緯等をふまえた考察が必要であるというのである。しかしながら，関係証拠によると，本件当時には被告人と被害者との関係は既にほぼ破綻した状態にあり，被害者は，被告人との交際を嫌悪していたことが認められ，それまでの被告人と被害者の関係がどのようなものであったにせよ，判示の暴行，脅迫の態様に照らすと，それが，客観的に，社会通念上女性の反抗を著しく困難にする程度のものであったことは明らかであるから，強姦罪の暴行，脅迫に該当するというべきである。次に，弁護人の，被告人には故意がなかった旨の主張は，要するに，被告人は無理矢理でも被害者を姦淫すれば被害者と仲直りできると思っていたのであり，被告人の愛情の表れであるから，強姦の故意内容にそぐわないというものと解されるが，被告人の意図がそのようなものであったとしても，被告人において，被害者が被告人との性行為を拒否していることを認識していた以上，強姦の故意に欠けるところはない。
また，致傷の点については，被告人が加えた個々の暴行と被害者が受けた個々の傷害との結びつきや個々の傷害の発生機序まで立証されなければならないものではないのであって，Ｖ証人の公判供述や国民健康保険診療録の写しを含む関係証拠を総合すれば，被害者の被った傷害が本件強姦行為及びそれに密接関連する行為の機会に生じたことは優に立証されたものといえる。
そして，本件傷害の程度は，約２週間の加療を必要とする両膝・両前腕挫傷等というのであるから，日常生活上看過されるようなものではなく，これが強姦致傷罪における傷害に該当することも明らかである。
よって，弁護人の主張はいずれも採用の限りでない。
（法令の適用）
被告人の判示所為は刑法１８１条（１７７条前段）に該当するところ，所定刑中有期懲役刑を選択し，その所定刑期の範囲内で被告人を懲役３年６月に処し，同法２１条を適用して未決勾留日数中３７０日をその刑に算入し，訴訟費用は，刑事訴訟法１８１条１項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。
（量刑の理由）
１　事案の概要
本件は，被告人が，かつての交際相手であった被害者から被告人と別れるために偽の婚約者を紹介されたことに立腹するとともに，同女に対する未練を募らせ，自動車内で同女に対して暴行，脅迫を加え，強いて同女を姦淫し，その際，同女に対し約２週間の加療を必要とする両膝・両前腕挫傷等の傷害を負わせたという強姦致傷の事案である。
２　量刑上考慮した事情
本件犯行動機及び本件犯行に至る経緯は判示のとおりであり，いずれも被害者のことを全く考慮しない極めて身勝手かつ自己中心的なものであり，何ら酌むべきものはない。


主文
被告人を懲役二年に処する。
未決勾留日数中三〇〇日を右刑に算入する。
この裁判確定の日から四年間右刑の執行を猶予する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理由
（罪となるべき事実）
被告人は、平成元年九月一八日、チェッコスロヴァキア社会主義共和国（当時）プラハ六区・レティシュチェ・ルズィン、ｆ所在のプラハ・ルズィン空港において、同国旅券審査官乙少佐に対し、あらかじめ所要事項を記載して作成された「ミタトモジ」作成名義の偽造に係る同国入国許可申請書（番号〇一〇一八三・〇五七一三二）を提出して行使したものである。
（証拠の標目）
省略
（争点に対する判断）
第一　公訴提起の適法性について
一　逮捕手続の適法性
１　弁護人は、被告人がジョルダン・ハシェミット王国（以下「ジョルダン」という。）アンマン空港のアエロフロート航空機（以下「アエロフロート機」という。）内で日本の官憲によって逮捕され、その際に逮捕状の提示も被疑事実の告知も受けなかったのであるから、逮捕手続に重大な違法があり、これに引き続く勾留及び公訴提起も違法であると主張するので、検討する。
２　証拠により認定できる事実
関係証拠によれば、以下の各事実が認められる。
(一)　被告人は、平成九年七月三一日にレバノン共和国（以下「レバノン」という。）の裁判所で禁錮三年、刑期終了後の国外追放等を内容とする判決を受け、その確定によりレバノンのルミエ中央刑務所内に収容されていたところ、平成一二年三月六日（現地時間）の経過により刑期が満了した後も、同刑務所に引き続き収容されていたが、同月一七日、レバノンの警察庁長官の命令を受けた官憲に身体を拘束されてベイルート空港に連行され、被告人とともに裁判を受けてレバノンの刑務所に収容されていた丙、丁及び戊（以下、右三名と被告人を併せていうときは「被告人ら」という。）と一緒に、レバノン当局の係官により、ジョルダンのアンマン空港行きの中東航空機に搭乗させられた。
(二)　被告人らは、平成一二年三月一七日午後六時半ころ（現地時間）、中東航空機でアンマン空港に到着し、タラップを降ろされた上、制服の外国人が取り巻いて警備する中で、ジョルダンの入国管理当局の係官から入国を拒否する旨を告げられ、その直後に、ジョルダン駐在の日本大使館員から日本へ帰国するための渡航書が発給されている旨を告げられた。
引き続き、被告人らは、ジョルダン当局の係官に両脇を抱えられ、アンマン空港に駐機していたアエロフロート機に搭乗させられた後、機内にいた日本人が指示した客室後部の座席に一人ずつ離されて着席させられ、日本人が各人の両脇の席に座った。
なお、アエロフロート機は、被告人らがレバノンで国外追放処分を執行され、ジョルダンでも入国を拒否されて退去させられる場合に備え、日本政府が事前にチャーターして待機させていたものであった。
(三)　平成一二年三月一七日午後六時四五分ころ（現地時間）、被告人らの搭乗が完了し、アエロフロート機は、午後七時一〇分ころ（現地時間）、日本に向けて出発し、途中、ロシア共和国モスクワで給油と乗組員の交替をした後、平成一二年三月一七日午後五時二〇分ころ、新東京国際空港（以下「成田空港」という。）に到着した。
アエロフロート機内には、被告人ら及び乗組員のほか三十数名の日本人が搭乗していたが、これらの日本人は、警視庁職員で警察庁に派遣され外務事務官を併任された者、外務省の職員、在外の大使館員らであり、それまでに得た情報から、被告人らが日本赤軍の構成員であって、日本赤軍が過去に銃の乱射による多数の者の殺傷事件やハイジャック事件等の重大犯罪を敢行した組織であると認識しており、被告人に対して既に逮捕状が発付されていることも承知していた。また、機内では、被告人の両脇の席に日本人が座り、被告人が用便のために席を立つ際も、三人が同行して、機内で自由に動き回ることを事実上制約していたが、被告人は、手錠や腰縄等で拘束されてはおらず、同乗の日本人から押さえ付けられるなどして身体を拘束されることもなかった。また、被告人が隣席に座った日本人に話しかけ、自分の結婚に関する手続等についてベイルート駐在の大使館員と会話することや、座席で横になること、さらには、成田空港到着後に、所持していた紙を細かくちぎったりすることも妨げられなかった。(四)　アエロフロート機が成田空港に到着して間もなく、入国審査官が機内に入って被告人らの帰国確認の手続を行い、次いで、税関職員が機内に入って被告人らの通関手続を行い、その直後に、警視庁公安部の警察官らが機内に入って、被告人に本件偽造有印私文書行使を被疑事実とする逮捕状を示し、通常逮捕手続を行った。
(五)　被告人は、ジョルダンのアンマン空港でアエロフロート機に搭乗させられた際には、前記(二)の日本大使館員による告知によって、アエロフロート機が日本の空港に向かうことを認識していたが、搭乗してから成田空港で駐機中のアエロフロート機内で逮捕されるまでの間、機内にいた日本人に対して、日本に行くことを拒絶し、あるいはアエロフロート機から降りたい旨の意思表示をしたことはなく、機外に出ようとする行動を執ることもなかった。また、被告人が、その周囲の者に対して、自由に動き回りたい旨の意思表示をしたことも窺えない。なお、右の間、アエロフロート機に同乗していた警察官を含む日本人が被告人の取調べをしたこともなかった。


３　右２の一連の経過のうち、被告人がレバノンで身体を拘束されてベイルート空港に連行され、中東航空機に搭乗させられた後、ジョルダンのアンマン空港に移送されて同空港で降ろされた一連の出来事は、レバノンにおける国外追放の裁判の執行等として、レバノンの主権に基づいて行われたものであり、被告人がアンマン空港でアエロフロート機に搭乗させられてその客室内で着席させられた一連の出来事も、ジョルダンによる入国拒否処分に伴う退去強制として、ジョルダンの主権に基づいて行われたものであるから、日本政府がこれを予想してチャーターしたアエロフロート機をアンマン空港に待機させ、外務事務官の併任を受けた警察官を含む日本人がジョルダンの係官による被告人のアエロフロート機への搭乗を容認したからといって、これをもって日本の官憲による逮捕と同視することはできない。また、被告人は、アンマン空港でアエロフロート機に搭乗させられてから成田空港で駐機中のアエロフロート機内で逮捕手続を執られるまでの間、右２(三)のとおり、外務事務官の併任を受けているとはいえ警察官を含む日本人の監視下にあり、日本人が被告人の両脇の席に座り、用便のため席を立つ際も三人が同行して、機内で自由に動き回ることを事実上制約された状態にあったものの、その間、手錠や腰縄等で拘束されたり、押さえ付けられるなどして実力で身体を拘束されていたわけではなく、持っていた紙を細かくちぎったりすることも妨げられないなど、自由に動き回ることを除いては特段行動の自由の制約を受けていなかったというべきである。被告人自身も、アエロフロート機から降りたい旨の意思表示をせず、機外に出ようとする行動も執っていなかったのである。むしろ、右一連の経過を全体的に観察すれば、被告人は、レバノン及びジョルダンの当局によって強いられた状態を甘受せざるを得ないと判断して、機内にとどまっていたものと推認できるのであり、この間、被告人が実質的に逮捕と同視できる身柄拘束の状態にあったということはできない。
もっとも、被告人がアエロフロート機内で自由に動き回ることを事実上制約されていた点には、若干の強制的色彩がみられる。しかし、①既に被告人に対する逮捕状が発付されており、外国の空港に駐機中又は飛行中の外国籍の航空機内にあって逮捕状の緊急執行もできない状態にあったため、日本の空港に到着後速やかな逮捕状の執行が予定されていたこと、②実際に、成田空港に到着した後速やかに逮捕手続が執られたところ、この逮捕手続に適法性を疑わせる事情は存しないこと、③逮捕状の執行前にアエロフロート機内で被告人の取調べをしておらず、ことさら逮捕後の身柄拘束に関する時間的制約を免れようとしたものではなかったこと、④警察官を含む日本人が、被告人は日本赤軍の構成員であり、日本赤軍は過去に銃の乱射による多数の者の殺傷事件やハイジャック事件等の重大犯罪を敢行した組織であるという認識から、アエロフロート機の飛行の安全を確保するために、制約を課す行動を執っていたと認められることからすると、アエロフロート機内にとどまることを甘受していた被告人に対して右の程度の制約を課したことが違法であるということはできない。
したがって、逮捕手続の違法を理由として公訴提起の違法をいう弁護人の主張は、その前提を欠き、理由がない。
二　公訴権濫用の主張について
１　弁護人は、公安当局が、昭和五九年一〇月、被告人が関与していないことを十分に認識しながら、共犯者らの一人が執行猶予の判決を受けたほかは全員が起訴猶予となり、被告人についても検察官による取調べが行われないまま起訴猶予となった程度の軽微な器物損壊事件（暴力行為等処罰に関する法律違反）により被告人に対して国際指名手配をしたため、被告人は、二六年間にわたり、正規に旅券を取得して外国へ旅行することができず、他人名義で生活することを強いられたのであるから、検察官が本件犯罪事実について起訴することは著しく正義に反し、本件起訴には検察官が公訴権を濫用した違法がある旨主張する。２　しかし、刑事訴訟法は公訴提起について検察官に広範な裁量権を認めているところ、本件犯罪は必ずしも軽微なものとはいえない上、仮に本件とは別の器物損壊（暴力行為等処罰に関する法律違反）被疑事件に関する国際指名手配が不当であったとしても、被告人としては、当該事件の手続の中でその不当性を主張すれば足りることであるし、不当な国際指名手配であったがために被告人が本件の罪を犯すことを余儀なくされたという事情が窺われるわけでもないから、国際指名手配の当否は、検察官が本件公訴提起について訴追裁量権を逸脱したことを根拠付ける事情となるものではない。
したがって、本件公訴提起が検察官の訴追裁量権を逸脱した違法なものということはできず、弁護人の主張は理由がない。
第二　事実認定上の争点について
一　被告人は本件公訴事実について黙秘し、弁護人も公訴事実について認否をしていないが、判示の日時場所において査証申請書を提出して行使した犯人が被告人であるかどうかが本件の争点であることは明らかであるので、以下検討する。
二　前提となる事実
以下の各事実は、関係証拠上動かし難いものとして認められる。１　平成元年九月当時、チェッコスロヴァキア社会主義共和国（以下「チェッコ・スロヴァキア連邦共和国」へ国名が変更された前後を通じて「チェッコスロヴァキア」という。）との間で査証免除協定を締結していない国の国民がチェッコスロヴァキアに入国しようとする場合、チェッコスロヴァキアの在外公館において、四枚綴りの査証申請書に必要事項を記載し、署名をした上で、その一枚目と二枚目に写真を添付して査証を申請する必要があった。
平成元年九月一八日、ユーゴスラヴィア社会主義連邦共和国ベオグラード所在のチェッコスロヴァキア大使館事務所で発給された査証に係る番号〇一〇一八三・〇五七一三二の申請書には、姓の欄に「ＭｉＴＡ」、名の欄に「Ｔｏｍｏｊｉ」、職業欄に「ＳＣＨＯＯＬ　ＴＥＡＣＨＥＲ」、雇用主欄に「ＴｏＫＹｏＲＥＧｉＯＮＡＬ　ＧＯＶＥＲＮ」、旅券番号欄に「ＭＨＯ９４１１８３」等と手書きで記載され、顔写真が貼付されていた。
同大使館の査証担当の事務職員は、当時、査証申請書に添付された写真、査証の申請者が提示した旅券に貼付された写真と申請者自身の容貌とを対比して人物の同一性を確認した上で、旅券にスタンプを押して査証を発給し、査証申請書の一枚目ないし三枚目を申請者に返還していた。


２　当時のチェッコスロヴァキアの入国手続上、査証申請書の一枚目ないし三枚目は、チェッコスロヴァキアへの入国許可申請書として使用するものとされていたところ、チェッコスロヴァキア内務省旅券査証局に保管されていた番号〇一〇一八三・〇五七一三二の入国許可申請書を兼ねる査証申請書の二枚目（申請者の写真が貼付されたもの）には、旅券審査の際の入国許可スタンプが押されており、プラハ・ルズィン空港を意味する「１Ｌ」、日付番号として、一九八九年九月一八日一七時前後を意味する「１８　０９　９　１７」、旅券審査官の番号として「13」等と印字されている。
３　平成元年九月一八日当時のプラハ・ルズィン空港における旅券審査は以下の手続で行われていた。
(一)　航空機から降りた旅行者は、Ｂゲートから空港トランジット・ホールに入り、旅券審査のカウンターにおいて、旅券審査官に対し、チェッコスロヴァキアの査証が印字された旅券とチェッコスロヴァキアの許可申請書を兼ねる査証申請書の一枚目ないし三枚目を提出する。
(二)　旅券審査官は、まず名前の審査を行い、旅券の人物に関する記載と査証申請書の人物に関する記載との比較を行う。
また、旅券と査証申請書にそれぞれ貼付された写真と実際の人物の外見との間で同一性を審査する。
さらに、査証の真正を審査する。
(三)　旅券審査担当官は、不審な点が見当たらなければ、査証申請書の一枚目及び二枚目に入国許可スタンプを押印し、通過を認める。なお、査証申請書の二枚目は三枚目とともに入国者に返還されるが、入国者はチェッコスロヴァキアに滞在中これらを所持し、出国の際に出国管理官に提出しなければならず、このうち二枚目はチェッコスロヴァキア内務省旅券査証局に保管される。
４　当時、同空港で、一三番の入国スタンプを使用して旅券審査を担当していたのは、乙少佐だけであった。
５　右１ないし４の各事実から、「ミタトモジ」と名乗る者が、判示の日時場所において、チェッコスロヴァキアへの入国許可申請をするに際し、旅券審査官である乙少佐に番号〇一〇一八三・〇五七一三二の入国許可申請書を兼ねる査証申請書（以下「本件査証申請書」という。）の一枚目ないし三枚目を提出して行使し、乙少佐は、申請者が提出した日本国旅券の外観を有する書類と本件査証申請書の一枚目及び二枚目にそれぞれ貼付された顔写真と申請者の容貌とを対比して同一人物であると判断したことが認められる。
６　本件査証申請書の提出者と同一人物と認められる者が昭和六二年二月にチェッコスロヴァキア当局に提出した査証申請書に記載された東京都港区ｇｈ丁目ｉ番ｊ号の住所地には、昭和六二年から平成三年六月三日までの間「ミタトモジ」という者の住民票がなく、当該地番も存在しない。そのような者が東京都に教員として雇用された事実もない。また、番号ＭＨ０９４１１８３の旅券の被発給者はミタトモジとも被告人とも別の者である。
なお、被告人が昭和四六年に発給を受け、昭和五五年に失効した旅券の番号は、ＭＥ１０００８８である。
したがって、本件査証申請書は、その名義人でない者が名義を冒用して作成した偽造有印私文書である。
三　被告人と犯人の同一性について
１　顔写真による個人識別鑑定
東京歯科大学法歯学講座主任教授歯学博士己（以下「己」という。）作成の平成一二年五月六日付け鑑定書（甲７）及び平成一〇年一二月三〇日付け鑑定書（甲50）には、鑑定資料である本件査証申請書の二枚目に貼付された顔写真と平成一二年三月三〇日に撮影された被告人の顔写真とを対比するに当たり、撮影条件に配慮し、加齢変化等も考慮に入れて、細部まで詳細に観察した上で、顔面各部に認められる特徴の類似性や顔面各部の相対的な位置関係の合致度を検討した結果、両者が同一人物に由来する可能性が極めて高い旨の結論が記載されている。証人己は、公判廷において、鑑定書の記載に加え、更に詳細に合致点等の根拠を示して、「同一人物でないとこんなに合いません。」などとより踏み込んだ証言をしている。己は、顎顔面領域の情報による個人識別に関する法歯学の専門的知見及び経験に基づいて論理的に説明しており、その内容は、説得力に富み、納得できるものである。
弁護人は鑑定資料中の被告人の顔写真と本件査証申請書に貼付された顔写真とが同一人物に由来する可能性を否定しておらず、被告人も本件査証申請書に貼付された写真が自分の顔に似ていることを否定していないのであり、己の右判断に疑問を差し挟むべき事情は存しない。
そうすると、本件査証申請書に貼付された顔写真は、被告人の顔を撮影したものと認定することができる。
２　筆跡鑑定
静岡県警察本部刑事部科学捜査研究所技術吏員庚（以下「庚」という。）作成の鑑定書（甲11）には、昭和四六年六月ころから昭和四八年八月ころにかけて作成された被告人名義の手紙等の筆跡と本件査証申請書の筆跡とを対比し、配字状況、文字形態、字画構成、字画形態、続け書きの状態、運筆状況、筆順等に多くの類似点があり、異なる人物の筆跡と考えられるような相違点が認められないことから、同一人物の筆跡である可能性が高い旨の結論が記載されている。証人庚は、公判廷において、鑑定書の記載に加え、より詳細に、筆跡標本や筆跡の筆順の分類データ等による出現率を基準にして、希少性の高い筆跡を摘示するなどし、鑑定書と同趣旨の証言をしている（以下、鑑定書と公判廷における供述を合わせて「庚鑑定」という。）。庚は、アルファベットを含めて豊富な筆跡鑑定の経験を積んでおり、その専門的知見に基づき、鑑定資料について「ＴＯＫＹＯ」、「ＪＡＰＡＮ」、「ＨＯＴＥＬ」の文字列や「Ｈ」、「Ｇ」、「Ｍ」等の文字について詳細に観察し、筆跡の希少性に関する統計や個人内変動の大小等の考察を踏まえた上で、判断の経過及び結果を論理的に説明しており、その内容は、説得力があって、納得できるものである。また、弁護人の詳細な反対尋問によっても、結論が揺らぐことなく一貫しており、信頼することができる。
弁護人は、庚鑑定の信用性が乏しい旨主張する。


平成１１年（ワ）第２０７６６号特許権侵害差止等請求事件
（口頭弁論終結日　平成１３年１１月１６日）
判        決
原              告　　　大成プラス株式会社
同訴訟代理人弁護士　　　野　上　邦五郎
同　　　　　　　　　    杉本    進介
同                      冨永    博之同補佐人弁理士　        富崎    元成被              告　　　北辰工業株式会社同訴訟代理人弁護士      野村    晋右同                      磯部    健介同補佐人弁理士　        栗原    浩之
主        文
１　原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
１　被告は，別紙原告物件目録(1)記載の物件を製造し，販売してはならない。２被告は，その本社，営業所及び工場に存在する前項の物件の完成品，半製品及び同物件の製造に必要な金型を廃棄せよ。
３被告は，原告に対し，金３３５４万円及びこれに対する平成１１年９月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
本件は，記録再生装置の防振装置に関する特許権を有する原告が，被告に対し，被告による記録再生装置用の減衰装置の製造販売が原告の特許権の侵害に当たると主張して，その製造販売の差止め，不当利得の返還を求める事案である。
１　争いのない事実
(1)　原告は，次の特許権（以下「本件特許権」といい，特許請求の範囲第１項記載の発明を「本件発明」という。また，本件特許に係る明細書（別紙特許公報（甲第２号証）参照）を，「本件明細書」という。）を有している。
登録番号    特許第２１３８６０２号
発明の名称    記録再生装置の防振装置
出願日    平成２年１０月２２日
（特願平２－２８１８４７号）
公告日    平成７年１２月２５日
（特公平７－１２２９８３号）
登録日    平成１０年１０月９日
特許請求の範囲第１項
「内部に空間を区画する筐体と，この筐体の一部に設けられ，記録再生装置を支持するための弾性支持具と，前記筐体の一部に設けられ，前記記録再生装置を支持し，かつその振動を減衰するための減衰手段とを備えた防振装置であって，
前記減衰手段は，
ａ．前記筐体にその内方を向くように設けられた，熱可塑性樹脂のエンジニアリングプラスチックからなる複数の中空の筒状部と，
ｂ．この筒状部内に収容された減衰材と，
ｃ．前記筒状部の前記筐体内方側の端部に型成形により一体に熱融着された軟質の熱可塑性弾性体からなり，略中央部に前記記録再生装置に設けた突起を
受け入れるための凹部が設けられた第１密封部材と，
ｄ．前記筒状部の他端部に固着された第２密封部材とを有する記録再生装置の防振装置。」
(2)　本件発明の構成要件を分説すると次のとおりである。ア　内部に空間を区画する筐体と，この筐体の一部に設けられ，記録再生装置を支持するための弾性支持具と，前記筐体の一部に設けられ，前記記録再生装置を支持し，かつその振動を減衰するための減衰手段とを備えた防振装置であって，
イ前記減衰手段は，
ａ．前記筐体にその内方を向くように設けられた，熱可塑性樹脂のエンジニアリングプラスチックからなる複数の中空の筒状部と，
ｂ．この筒状部内に収容された減衰材と，
ｃ．前記筒状部の前記筐体内方側の端部に型成形により一体に熱融着された軟質の熱可塑性弾性体からなり，略中央部に前記記録再生装置に設けた突起を受
け入れるための凹部が設けられた第１密封部材と，
ｄ．前記筒状部の他端部に固着された第２密封部材とを有するウ　記録再生装置の防振装置。
(3)被告は，記録再生装置の防振装置に用いられる減衰装置を製造販売しているところ，この防振装置は，本件発明の構成要件ア及びウを充足し，この減衰装置は，本件発明の構成要件イｂ及びイｄを充足する。
２　争点
(1)　被告が製造販売している減衰装置の特定
(2)　被告が製造販売している減衰装置が本件発明の構成要件イａのうち「熱可塑性樹脂のエンジニアリングプラスチックからなる中空の筒状部」を充足するか。(3)被告が製造販売している減衰装置が本件発明の構成要件イｃのうち「筒状部の端部に型成形により一体に熱融着された軟質の熱可塑性弾性体からなり，略中央部に記録再生装置に設けた突起を受け入れるための凹部が設けられた第１密封部材」を充足するか。
(4)　被告が製造販売している減衰装置は，本件発明の記録再生装置の防振装置の生産にのみ使用する物であるか。
(5)　本件特許には，無効理由が存在するか。
(6)　損害の発生及び額
３　争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)について
【原告の主張】
被告が製造販売している減衰装置は，別紙原告物件目録(1)記載のとおりである。
【被告の主張】
原告の上記主張は否認する。ただし，別紙原告物件目録(1)の記載のうち，「１構造の説明」の(1)，(2)，(4)，(5)及び「図面」は認める。被告が製造販売している減衰装置の第１密封部材は，スチレン系熱可塑性エラストマーからなるが，筒状部の一端に型成形により一体に接着剤を用いて接着されているのであり，熱融着されているのではない。
(2)　争点(2)について
被告が製造販売している減衰装置において，中空の筒状部がポリプロピレンからなることは当事者間に争いがない。
【原告の主張】
ポリプロピレンはエンジニアリングプラスチックに含まれるから，被告が製造販売している減衰装置は，構成要件イａのうち「熱可塑性樹脂のエンジニアリングプラスチックからなる中空の筒状部」を充足する。
【被告の主張】
当業者において，ポリプロピレンは通常，エンジニアリングプラスチックではなく，汎用プラスチックとされている。


仮に，ポリプロピレンがエンジニアリングプラスチックに含まれるとしても，被告が減衰装置に使用する「ポリプロピレン」とスチレン系熱可塑性エラストマーは熱融着しないから，当該「ポリプロピレン」は，本件発明にいう「エンジニアリングプラスチック」には当たらない。
したがって，被告が製造販売している減衰装置は，構成要件イａのうち「熱可塑性樹脂のエンジニアリングプラスチックからなる中空の筒状部」を充足しない。
(3)　争点(3)について
【原告の主張】
被告が製造販売している減衰装置は，次のアないしエのとおり本件発明の構成要件イｃの「熱融着」を充足し，本件発明の構成要件イｃのうち「筒状部の端部に型成形により一体に熱融着された軟質の熱可塑性弾性体からなり，略中央部に記録再生装置に設けた突起を受け入れるための凹部が設けられた第１密封部材」を充足する。
ア本件発明にいう「熱融着」とは，２枚の熱可塑性プラスチックの表面を熱と圧力をかけて軟化又は溶融させて接合することをいう。熱可塑性プラスチックは，加熱すると徐々に軟化し，軟化の程度が進んだ上で溶融するものであり，軟化と溶融の境界は明確ではないから，「融着」とは「被着面を加熱して軟化させた状態から，軟化が進んで溶融するまでの間に接合させる」ものであって，「軟化させた状態で接合するもの」も「溶融させた状態で接合するもの」も「熱融着」に含まれると解すべきである。イポリプロピレンは１６５～１７６℃で溶融するから，被告が実施している，２１０～２３０℃のスチレン系エラストマーをノズルから瞬時に噴出させてポリプロピレンの表面にぶつける射出成型法では，ポリプロピレンの筒状部の端部は１６５～１７６℃以上となり，溶融状態になってスチレン系エラストマーと融着する。したがって，被告が製造販売している減衰装置において，エラストマーとポリプロピレンは熱融着している。
また，被告が製造販売している減衰装置のエラストマーとポリプロピレンの界面を電子顕微鏡で観察すると，界面の凹凸とポリプロピレン自体の変形が看取できるので，両者が熱融着していることがわかる。
ウ被告が製造販売している減衰装置は，接着剤やエラストマー自体の接着力を利用してエラストマーとポリプロピレンを接着しているわけではない。すなわち，ポリプロピレン内に感熱型接着剤を入れて成形すると感熱型接着剤が表面に析出するなどということはありえないし，電子顕微鏡により被告の減衰装置の界面を観察しても，ポリプロピレンの界面には接着剤が見られない。しかも，被告が使用していると主張する感熱型接着剤（Ｐ５０５）はエラストマーに対して接着性がない。
また，被告が減衰装置に用いているエラストマーは，硬度ＨＳ４０以下の柔らかいＳＥＰＳであるが，これ自体は接着性や粘着性を有するものではない。エ一般に，スチレン系熱可塑性エラストマーとポリプロピレンは熱融着するとされており，実際に，ポリマテック株式会社においては，両者を熱融着によって密着接合している。
原告は，審査過程（特許異議答弁書）において，すべてのサーモプラスチックラバーがポリプロピレンと熱融着しないと言ったのではなく，引用例のサーモプラスチックラバーについて「このサーモプラスチックラバー」はポリプロピレンとは融着も溶着もしないと述べただけであり，被告が用いているスチレン系熱可塑性エラストマーは原告がポリプロピレンと熱融着しないと主張したサーモプラスチックラバーではない。
【被告の主張】
被告が製造販売している減衰装置の第１密封部材は，次のアないしウのとおり，筒状部に熱融着されておらず，接着剤を用いて接着されている。また，被告が製造販売している減衰装置の第１密封部材の凹部は，記録再生装置に設けた突起を受け入れるとは限らない。
ア　本件発明にいう「熱融着」とは，被着面を加熱し，軟化及び溶融させて接合することをいう。すなわち，「熱融着」の文言からすると，「融」（溶）かすことが必須条件となる。
本件明細書には，「熱融着」が被着面の「溶融による一体化」であることを当然の前提として記載されており（別紙特許公報第５欄４９行目以下），軟化による密着接合について示唆する記載はない。
原告は，本件特許の審査過程において，「熱融着」の文言が被着面の「溶融による一体化」を意味していると明言していた。イ被告が製造販売している減衰装置は，一次成形工程で，感熱型接着剤を配合した「ポリプロピレン」を筒状に成形し，その工程で感熱型接着剤が「ポリプロピレン」表面に析出し，二次成形工程で，筒状部を入れた金型内に「エラストマー」を射出して，「エラストマー」自体の接着性・粘着性により筒状部端部の表面に接着させるとともに，その熱を利用して上記感熱型接着剤を作用させて筒状部端部の表面と「エラストマー」との固着強度を確保している。また，被告が製造販売している減衰装置は，「エラストマー」自体の接着性・粘着性及び感熱型接着剤による接着力で実用可能な程度に接合されるように，接合部位の形状に工夫を施している。
したがって，被告が製造販売している減衰装置の筒状部を構成する「ポリプロピレン」と第一密封部材を構成する「スチレン系熱可塑性エラストマー」との接合は，被着面の「溶融による一体化」によるものではない。ウ被告が第１密封部材に用いる「スチレン系熱可塑性エラストマー」と筒状部に用いる「ポリプロピレン」とは熱融着しない。
原告は，審査過程（特許異議答弁書（乙第７，第２１号証））において，「サーモプラスチックラバー」は「ポリプロピレン」とは融着も溶着もしないと明言して先願（乙第８号証）との区別を主張し，本件特許の登録査定を受けた。それにもかかわらず，侵害訴訟になるや，サーモプラスチックラバーである「エラストマー」と「ポリプロピレン」が融着・溶着すると主張することは信義則に反し，許されない。
(4)　争点(4)について
【原告の主張】
ア被告が製造販売している減衰装置を使用した記録再生装置の防振装置は，別紙原告物件目録(2)記載のとおりであって，本件発明の構成要件をすべて充足するものであるところ，被告が製造販売している減衰装置は，この防振装置の生産にのみ使用される物である。


イ　仮に，被告が製造販売している減衰装置が，減衰装置を筐体に外方に向けて取り付けた防振装置に使用することができるとしても，減衰装置を筐体に外方に向けて取り付けたものは，本件発明と均等の範囲に入るというべきである。すなわち，記録再生装置において減衰装置を外方に向けて設けることは，本件特許出願日以前に公知であったから，これは本件発明の本質的部分における相違ではない。本件発明では減衰装置を筐体に内方に向けて設けていたものを，外方に向けて設けても，本件発明の目的を達することができ，同一の作用効果を奏するものであって，このように置き換えることは当業者が容易に想到することができた。本件発明をこのように置き換えた記録再生装置の防振装置は，当業者が公知技術から容易に推考し得るものではなく，原告が本件特許出願手続において，減衰装置を筐体に外方に向けて設けることを意識的に除外したこともない。したがって，減衰装置を筐体に外方に向けて取り付けたものは，本件発明と均等の範囲にある。
ウよって，被告が上記減衰装置を製造販売する行為は，特許法１０１条１号により，本件特許権を侵害するものとみなされる。
【被告の主張】
ア被告が製造販売している減衰装置は，別紙原告物件目録(2)記載の記録再生装置の防振装置の生産にのみ使用されるものではない。公開実用新案公報（乙第２号証）には他の用途が記載されている。被告は，平成１１年１２月２０日，タナシン電機株式会社に対し，被告が製造した減衰装置を４０個販売したが，同社では，減衰装置を筐体に外方を向くように取り付けた防振装置（乙第１２号証）を含む記録再生装置を製造している。イしたがって，被告が上記減衰装置を製造販売する行為は，本件特許権を侵害するものではない。
(5)　争点(5)について
【被告の主張】
本件発明は，公知技術である実開平２－７２８３４号（乙第４号証）記載の考案と同一であり，また，先願（特開平３ー２２３５３９号）の願書に最初に添付された明細書及び図面（乙第５号証）に記載されている発明と同一であるから，本件特許には，無効理由が存在する。
【原告の主張】
被告の主張を争う。
(6)　争点(6)について
【原告の主張】
被告が本件特許の公告日である平成７年１２月２５日から平成１１年７月末までに製造販売した減衰装置の売上げの合計は５億５９００万円である。本件特許権の実施料は，販売価額の６％を下らないから，原告が被告の上記製造販売によって得べかりし実施料は，３３５４万円を下らない。一方，被告は，同額の実施料の支払を免れ，不当な利得を得た。
したがって，原告は，上記期間に被告が減衰装置を製造販売したことによる不当利得として，上記利得額の返還を求める。
【被告の主張】
原告の主張を争う。
第３　当裁判所の判断
１　争点(1)について
被告が製造販売している減衰装置が，別紙物件目録記載のとおりであるという限度では，当事者間に争いはない（以下，同目録記載の減衰装置を「被告製品」という。）。
被告製品において，同目録「１構造の説明」(3)記載の「接着」が熱融着されたものか否かについては，次項で論じる。
２　争点(3)について
(1)ア甲第２号証によると，本件明細書の【発明の詳細な説明】の［実施例］中には，「キャビティ部に流入した熱可塑性弾性体は，それ自身の溶融熱で環状段部13の表面部分を一部溶かして，両者は混合または凝着して熱融着面を作る。このようにして第１密封部材14が熱融着されたブラケットを金型から取出し，他の必要な処理を行なう。」（５欄４９行ないし６欄４行）と記載されていることが認められる。
甲第５号証の１ないし３によると，「マグローヒル科学技術用語大辞典第３版」には，「熱融着」という用語の意味について，「２枚の熱可塑性プラスチック表面を，熱と圧力をかけて融着すること」と記載され，甲第３号証の１ないし３によると，「プラスチック読本改訂第８版」には，「融着」について，「接着剤，溶剤を使用するのではなくて，被着面を加熱，軟化溶融させて接合する方法」と記載されていることが認められる。
乙第２５号証によると，山形大学工学部の井上隆教授は熱融着について，「種類の異なる高分子Ａと高分子Ｂを，両方のガラス転移温度（Ｔｇ）や融点（Ｔｍ）よりも十分に高温の溶融状態で接合させると，・・・接合界面（一点鎖線）をこえて分子ＡはＢ相中に，分子ＢはＡ相中に侵入して異分子の絡み合い・・・が生じ，これによってＡ相とＢ相を強固に接着させることを熱融着（welding）という。」と述べていることが認められる。イ上記認定の事実に基づき，本件発明の構成要件イｃ「熱融着」の意義について判断する。
「融」の文字どおりの意味は，「①とけること。とかすこと。」（広辞苑第５版2707頁）であり，「着」は，「②くっつくこと。」（広辞苑第５版1720頁）であり，これに上記アで認定した事実を総合すると，「熱融着」とは，少なくとも熱によって溶けて（溶融して）接着することが必要であるというべきである。
原告はこの点，「溶融させた状態で接合するもの」のみならず，「軟化させた状態（未だ溶融には至っていない状態）で接合するもの」も「熱融着」に含まれると主張するが，原告が根拠とする上記「プラスチック読本改訂第８版」においても，「軟化溶融させて」とあるだけで，軟化しているだけの場合も「融着」といい得るかどうかは明らかではなく，他に溶融に至っていない状態で接合する場合も（熱）融着に含むことを明示した証拠はない。かえって，溶融しない場合を含むと解することが本件明細書の記載や字義に反することは前記のとおりであるから，原告の上記主張は採用できない。
(2)被告製品において，ポリプロピレンが溶融してエラストマーと熱融着しているかについて以下判断する。


ア(ｱ)　証拠（甲第７号証の１ないし３）及び弁論の全趣旨によると，被告は，被告製品の二次成形工程で，ポリプロピレンからなる筒状部を入れた金型内にスチレン系熱可塑性エラストマー（ＳＥＰＳ）を，ノズル温度２１０～２３０℃で射出して筒状部端部の表面に接着させて製造していること，射出されたエラストマーは３０℃前後に冷却されたランナを通過して金型内に流入すること，ポリプロピレンの融点は１６５～１７６℃であること，被告製品におけるエラストマーの厚みは０．３㎜であること，以上の事実が認められる。
(ｲ)　証拠（甲第９，第２１，第２２，第２９ないし第３４号証，第３８，第３９号証，乙第２６，第２８ないし第３２，第４４，第４５号証）及び弁論の全趣旨によると，次のとおり認められる。
ａ　射出成形において，エラストマーがランナを通過して金型内に流入する温度は，金型やランナの構造等さまざまな条件によって影響を受ける。ｂ　射出成形機金型内樹脂温度センサー「キャビサーモ」ＣＡＶ－２２（以下「キャビサーモ」という。）は，シースへのリーク熱量を減少させ，応答性を高めているため，シース熱電対Ｔ－３５型（Ｋタイプ）（以下「シース熱電対」という。）に比して，より正確な温度測定が可能である。ｃ　双葉電子工業株式会社が，原告の依頼を受けて，キャビサーモを用いて金型内のエラストマーの温度を実測したところ（以下「原告実測①」という。），最高温度は１７５．０３℃であり，１６５℃を超えていた時間は０．２秒未満であった（甲第２１号証）。なお，測定には原告が製造した試作金型を用いた（甲第２９号証）。
株式会社アイリスが，原告の依頼を受けて，キャビサーモ及びシース熱電対を用いて金型内のエラストマーの温度を実測したところ（以下「原告実測②」という。），キャビサーモを用いた５回の測定で最高温度は１７３～１７９℃の範囲内であり，最も高温を記録した回でも１６５℃を超えていたのは０．３秒未満であった（甲第３９号証）。なお，測定に用いた金型は原告実測①と同一である。
ｄ　被告がシース熱電対を用いて，被告製品の製造に用いる金型により，金型内のエラストマーの温度を実測したところ（以下「被告実測①」という。），７回の測定で最高温度は９５～９８℃であった（乙第２６号証）。被告の測定方法では，センサーの金型内への挿入長さは約１．５㎜である。被告がキャビサーモを用いて，被告製作の試験型により，金型内のエラストマーの温度を実測したところ（以下「被告実測②」という。），エラストマーの厚みが被告製品と同じ０．３㎜の場合は５回の測定で１１２．５～１１３．５℃であったのに対し，厚みが５．０㎜の場合は５回の測定で１５５～１５７．５℃であった（乙第４４号証）。
被告がキャビサーモ及びシース熱電対を用いて，被告製品の製造に用いる金型により，金型内のエラストマーの温度を実測したところ（以下「被告実測③」という。），キャビサーモを用いた５回の測定の平均温度は，エラストマーの厚みが０．４㎜の場合は１３５．３℃，厚みが０．７㎜の場合は１４４．５℃，厚みが１．１㎜の場合は１４４．３℃であった（乙第４５号証）。シース熱電対を用いた測定結果は，キャビサーモを用いた測定結果を５０℃近く下回った。ｅ　被告製品に用いられているエラストマーを製造している株式会社クラレが，原告の依頼により，コンピュータを用いた流動解析を行い，エラストマーを充填したときの温度の低下を計算したところ（以下「原告流動解析」という。），充填時の樹脂温度が２１０～２３０℃である場合，金型内に流入する直前の成形品ゲート口における温度は２０３～２２２℃と解析された（甲第９号証）。ただし，解析条件の中で，金型やランナの構造は株式会社クラレの想定に基づくものである。
(ｳ)上記認定の事実によると，金型内に流入するエラストマーの温度は，金型やランナの構造等によって左右されることが認められるから，被告製品の製造過程におけるエラストマーの温度は，被告が被告製品の製造に用いている金型やランナを用いて測定又は流動解析をしなければ，正確な温度は明らかにならないというべきである。
その点，被告実測①及び被告実測③は，被告製品の製造に用いる金型におけるエラストマーの温度を測定しているが，上記認定の事実によると，被告実測①で用いられたシース熱電対は，シースへのリーク熱量が大きく，応答速度も低いために，キャビサーモに比べて正確な温度測定ができず，低い測定結果になることが認められること，甲第３８号証によると，シース熱電対を用いた測定に必要なセンサーの金型内への挿入長さは，金属保護管では直径の１５～２０倍とることが必要とされ，乙第２８号証によるとシース熱電対の金属保護管の直径は０．５㎜であると認められるから，測定には少なくとも７．５㎜の挿入長さが必要であるところ，被告実測①の測定方法では，センサーの金型内への挿入長さは約１．５㎜であること，以上の問題点が存することに鑑みると，被告実測①の測定結果は採用できない。これに対し，被告実測③は，シース熱電対より正確性の高いキャビサーモを用いており，上記被告実測①のような問題点は存しないから，一応信用できるものである。被告実測②は，シース熱電対より正確性の高いキャビサーモを用いており，上記被告実測①で述べたような問題点は存しないが，被告製品の製造に用いる金型とは異なる試験型を用いて実測しているから，被告実測②の測定結果は，直ちに採用できるものではない。


一方，原告流動解析は，解析条件とされた金型やランナの構造と被告が被告製品の製造に用いている金型やランナの同一性が認められないうえ，コンピュータによる解析であって実際に温度を測定したものではなく，その解析結果が原被告双方の実測結果ともかけ離れていることから，直ちに採用できない。原告実測①及び②は，シース熱電対より正確性の高いキャビサーモを用いており，上記被告実測①で述べたような問題点は存しないが，原告実測①及び②で用いられた金型は，原告が製造した試作金型であって，被告製品の製造に用いられる金型ではないので，原告実測①及び②の測定結果は直ちに採用できないものであり，上記の被告実測③の結果に照らしても，原告実測①及び②の測定結果が被告製品におけるエラストマーの温度とほとんど誤差がないものとまで認めることはできない。そうすると，被告製品において金型内に流入してポリプロピレンに接するエラストマーの温度がポリプロピレンの融点（１６５～１７６℃）を上回ることについては，これを認めるに足りる証拠がない。
しかし，次の(ｴ)では，念のため，原告実測①及び②の測定結果が被告製品におけるエラストマーの温度とほとんど誤差がないと仮定した場合の検討を行うこととする。
(ｴ)仮に，原告実測①及び②の測定結果が被告製品におけるエラストマーの温度とほとんど誤差がないとすると，被告製品において，ポリプロピレンと接するときのエラストマーの最高温度は１７３～１７９℃であり，ポリプロピレンの融点（１６５～１７６℃）をわずかに上回ることになる。もっとも，上記測定結果によると，エラストマーが１６５℃を超えていたのは最長でも０．３秒未満という瞬間的なもので，しかも融点をわずかに上回る程度の温度であるから，その間にポリプロピレンが溶融するかが問題となる。甲第５２号証によると，ＤＲＩ工法により，エンジニアリングプラスチックの６－ナイロン同士を，射出温度２６０℃，金型温度８０℃で射出成形した場合に，一次射出樹脂が０．２秒間で１７μm，０．４秒間で３９μmの深さで溶融したことが認められる。
これによると，０．３秒という短時間でも熱融着が生じ得ることは認められるものの，この事例は相溶性の高い同一材料を用いていること，被告製品よりも高温で射出していることなど，被告製品とは樹脂の種類，温度等の条件が異なるので，上記事例から直ちに，被告製品において，融点をわずかに上回る温度に０．３秒未満接したことでポリプロピレンが溶融したと認めることはできない。かえって，乙第２５号証によると，種類の異なる高分子を短時間で熱融着させるためには，融点よりも十分に高温で接合させる必要があり，一方がポリプロピレンのような結晶性高分子である場合には，熱融着温度をすべての微結晶が融解し尽くして完全な融体とし得る温度以上としなければならない旨の記載があることが認められる。
また，乙第７，第９号証によると，本件特許については，異議の申立てがされたこと，原告は，平成８年１２月１６日付けで，特許異議答弁書を提出したが，その中には，「甲第１号証の説明によると，甲第１号証の軟質樹脂部材は，・・・サーモプラスチックラバーです。このサーモプラスチックラバーは，硬質樹脂部材のポリプロピレンとは融着も溶着もしません。樹脂同士の融着とか溶着の技術は，全世界的な開発競争が行われた技術であり，一般に異なる樹脂同士は溶着・融着せず，２色成形により溶着・融着する樹脂同士の組み合わせは限られています。」と記載されていること，上記異議申立ては，上記甲第１号証には「接着」の語が使用されているが，その意味は不明瞭であり，「熱融着」を意味するとはいえないとの理由により，理由がないものとされたこと，以上の事実が認められる。上記特許異議答弁書の記載について，原告は，引用例のサーモプラスチックラバーについて「このサーモプラスチックラバー」はポリプロピレンとは融着も溶着もしないと述べただけであると主張する。しかし，乙第８号証及び弁論の全趣旨によると，上記異議事件の甲第１号証には，「軟質樹脂材（例えばサーモプラスチックラバー）」という記載があるのみで，それ以上にサーモプラスチックラバーの種類を特定した記載はないものと認められるから，上記異議申立書における「このサーモプラスチックラバー」という記載は，サーモプラスチックラバー一般を指すものと解される。そして，スチレン系熱可塑性エラストマーがサーモプラスチックラバーに含まれることは当事者間に争いがないから，原告が特許異議答弁書において上記のような主張をしていることは，少なくとも，スチレン系熱可塑性エラストマーとポリプロピレンを熱融着することが困難であるとの認識が存したことを認めることができる。
したがって，被告製品において，ポリプロピレンと接するときのエラストマーの温度が，瞬間的にポリプロピレンの融点をわずかに超えていたからといって，ポリプロピレンが必ず溶融するとは限らないというべきである。(ｵ)以上によると，被告製品におけるエラストマーが金型内に流入してポリプロピレンと接するときの温度から，被告製品が熱融着していることを認めることはできないというべきである。
イ原告は，プラスチック成型方法に関する特許第２９２１６３６号を根拠として，同発明は，射出温度を２００℃以上で行うとＳＥＢＳを除くスチレン系熱可塑性エラストマーとポリプロピレンが熱融着することを示しているから，ポリプロピレンにスチレン系熱可塑性エラストマーを２１０～２３０℃で射出する被告製品においては，熱融着が生じていると主張する。
甲第４９号証によると，特許第２９２１６３６号の特許公報の【特許請求の範囲】には，「ポリプロピレン部材表面に，Ｓ－ＥＢ－Ｓの分子構造を基礎とする熱可塑性エラストマーを除くスチレン系熱可塑性エラストマー又はオレフィン系熱可塑性エラストマーを２００℃以上の温度且つ剪断速度１０３～１０４／ｓｅｃ．の範囲において溶融射出して，ポリプロピレン部材の表面に上記熱可塑性エラストマー部材を，何らの接着処理を施すことなく，立体的且つ一体的に融着成形させることを特徴とするプラスチック成形方法」（１欄４行ないし１２行）の記載があることが認められる。


上記認定によると，上記発明は，ＳＥＢＳを除く熱可塑性エラストマーを２００℃以上の温度で，かつ，剪断速度１０３～１０４／ｓｅｃ．の範囲において溶融射出することを条件としているところ，被告製品において，エラストマーを剪断速度１０３～１０４／ｓｅｃ．の範囲で溶融射出していることの主張立証はない。また，前記アで述べたように，熱融着が生じるかどうかは，射出温度のみでは決まらず，複合的な要因によって決まるものである。そうすると，上記特許を根拠として被告製品が熱融着しているとの原告の主張は採用できない。ウ　原告は，被告製品のエラストマーとポリプロピレンの界面の写真（甲第６，第２６，第５１号証）を根拠として，被告製品が熱融着していると主張する。(ｱ)甲第６号証によると，三菱化学株式会社基盤技術研究所が原告の依頼を受けて，被告製品のエラストマーとポリプロピレンの界面を，電子顕微鏡を用いて倍率３０００倍，５万倍及び１５万倍で写真に撮影したこと（以下「原告写真①」という。），このうち１５万倍の写真において，界面に凹凸が見られることが認められる。
甲第２６号証によると，双葉電子工業株式会社が原告の依頼を受けて，被告製品のエラストマーとポリプロピレンの界面について，凍結破断法で作成した試料を電子顕微鏡を用いて３０倍，１００倍及び２００倍で写真に撮影したこと（以下「原告写真②」という。），これらの写真において，ポリプロピレンがエラストマーと接していない部分は直線的であるのに対し，エラストマーとの界面はポリプロピレンに含まれるガラス繊維がエラストマーと絡み合っているように見えることが認められる。
甲第５１号証によると，株式会社アクトリサーチが原告の依頼を受けて，(1)ポリマテック株式会社製減衰装置のエラストマー接合前のポリプロピレン成型品，(2)同社製減衰装置のエラストマーとポリプロピレンの界面，(3)被告製品のエラストマーとポリプロピレンの界面について，クライオミクロトームで作成した試料を電子顕微鏡を用いて１００倍及び１０００倍で写真に撮影したこと（以下「原告写真③(1)ないし(3)」という。），原告写真③(1)では，ポリプロピレン全体の形状が左右ほぼ対象で，一部に凹凸のある部分もあるが，他はあまり凹凸がないこと，原告写真③(2)では，ポリプロピレンの形状が一部膨らみがあって左右対称ではなく，界面には局部的な凹凸が見られること，原告写真③(3)でも，ポリプロピレンの形状が一部膨らみがあって左右対称ではなく，界面には局部的な凹凸が見られること，以上の事実が認められる。なお，ポリマテック株式会社が原告から本件特許権の実施許諾を受けて減衰装置を製造していることは当事者間に争いがなく，後述エのとおり，甲第５５ないし第５７号証により，同社製品ではポリプロピレンが溶融していることが認められる。
(ｲ)　上記認定の事実によると，原告写真①の１５万倍の写真では，被告製品のエラストマーとポリプロピレンの界面に凹凸が見られるが，１５万倍という倍率は，鏡面でさえ凹凸が観察されるほどの高倍率であると認められる（乙第１７号証）から，１５万倍の写真で凹凸が観察されるからといって，熱融着しているということはできない。
また，原告写真②によると，確かに，被告製品のエラストマーとポリプロピレンの界面で絡み合いが生じているように見え，界面がはっきり観察できないが，乙第３５ないし第３８号証によると，界面がはっきり観察できないのは凍結破断法という試料の作成方法に起因していること，ミクロトームで切断して試料を作成した場合には同一面で切断でき，歪みや変形が少ないこと，ミクロトームで切断した被告製品の界面は，原告写真②と異なり直線的で明瞭な界面が観察されること，以上の事実が認められるから，原告写真②を根拠として被告製品が熱融着していることを認めることはできない。
この点，原告写真③(1)ないし(3)は，ミクロトームで切断して試料を作成しているから，試料作成方法は適当であるということができる。原告写真③(1)と同(2)を比較すると，確かに同(2)のポリプロピレンの形状は一部が膨らんで左右非対称であるが，溶融によってポリプロピレンの一部のみが局所的に膨らんで変形するというのは合理的な説明が困難であり，むしろ両者のポリプロピレンの形状の違いは試料の個体差に起因していると考える方が自然である。また，同(2)の界面の凹凸については，同(1)にも部分により界面の凹凸が認められたことからすると，エラストマーとの接合によってできた凹凸であるとは言い切れない。そうすると，同(2)は何をもって熱融着を示すといえるのかが不明であるから，同(3)についても，同(2)と同様に左右非対象な形状や界面の凹凸があるからといって，それから直ちに熱融着しているということはできない。
(ｳ)　被告が被告製品のエラストマーとポリプロピレンの界面を電子顕微鏡で観察し，撮影した写真（乙第１８，第２３，第４７号証）について以下検討する。
乙第１８号証は，被告製品とポリマテック株式会社の減衰装置の界面を電子顕微鏡で観察したものであるが（以下「被告写真①」という。），同号証によると，被告製品はトルエンでエラストマーを溶解させて試料を作成したのに対し，ポリマテック株式会社の製品はエラストマーを物理的に引き裂いて試料を作成しており，両者の試料作成方法が全く異なるから，被告写真①の両者の比較から被告製品の熱融着の有無を判断することは妥当でない。
乙第２３号証は，被告製品と他社の減衰装置の界面を電子顕微鏡で観察したものであるが（以下「被告写真②」という。），同号証によると，他社の製品の界面は多少凹凸があり，界面付近はポリプロピレンの色が薄くなっているのに対し，被告製品の界面は直線で，界面を挟んだエラストマー部分とポリプロピレン部分の色が二色にはっきり分かれていることが認められる。被告写真②は，各１枚しかなく，観察部位も明らかではないので，これのみから被告製品が熱融着していないと断定することはできないが，被告写真②は同事実を推測させるものであるということはできる。


乙第４７号証は，被告製品におけるポリプロピレン成形品と被告製品からエラストマーを取り外したものを電子顕微鏡で観察したものであるが（以下「被告写真③」という。），乙第４９，第５０号証によると，試料の作成に当たり，エラストマーを取り外すためにトルエンに約８時間浸漬させた後，物理的に引き裂いて除去し，一度で取れないときは再度トルエンに浸して除去したことが認められる。甲第５９ないし第６１号証によると，ポリプロピレンはトルエンを吸収して膨張するなどの影響を受けることが認められるうえ，上記の除去方法では引き裂くときに表面状態に影響を与えている可能性があるので，被告写真③から被告製品の熱融着の有無を判断することは妥当でない。
(ｴ)以上を総合すると，被告写真①ないし③によっても，被告製品が熱融着していないとまでは認定できないが，少なくとも，原告写真①ないし③を根拠として被告製品が熱融着しているとする原告の主張は採用できない。エ(ｱ)証拠（甲第５５ないし第５８号証，乙第４８号証）及び弁論の全趣旨によると，偏光顕微鏡によって界面を観察することにより，溶着状態が確認できること，ポリマテック株式会社の減衰装置の界面を偏光顕微鏡で観察すると，ポリプロピレン樹脂の球晶が生成していたこと，球晶の生成はポリプロピレンが溶融したことを意味するが，溶融した場合に必ず球晶が生成されるとは限らないこと，被告製品はポリプロピレンにガラスファイバーが多く添加されているため偏光顕微鏡による観察が困難であったこと，被告製品のポリプロピレンからガラスファイバーを減少させた試料を偏光顕微鏡で観察すると，界面に球晶の成長が認められなかったこと，以上の事実が認められる。
(ｲ)上記認定の事実によると，偏光顕微鏡による観察の結果，ポリマテック株式会社の減衰装置については，ポリプロピレン樹脂の球晶の生成が観察されるから，ポリプロピレンが溶融していることが認められるが，被告製品については，ポリプロピレン樹脂の球晶が認められないから，ポリプロピレンが溶融したとは認められず，この観察結果は，被告製品が熱融着しているという証拠とはなり得ない。
オ原告は，エラストマー自体は接着性や粘着性を持たないし，感熱型接着剤（Ｐ５０５）はエラストマーに対して接着性がないから，被告製品は接着剤やエラストマー自体の接着力を利用していないと主張する。しかしながら，これらの主張はいずれも，実際に被告製品が熱融着しているか否かの判断を直ちに左右するものではない。
カ以上によると，被告製品において，ポリプロピレンが溶融してエラストマーと熱融着していることを認めるに足りる証拠はない。なお，前記ア(ｴ)で述べたところからすると，本件訴訟において，原告が，被告製品においてスチレン系熱可塑性エラストマーとポリプロピレンが熱融着していると主張することは，特許異議答弁書における主張に明らかに反するものであって，そのような主張は信義則に反して許されないと解する余地も十分にあるというべきである。
したがって，被告製品は，本件発明の構成要件イｃにいう「熱融着された」という構成要件を充足しない。
(3)証拠（甲第４６，第６２，第６３号証）及び弁論の全趣旨によると，原告は平成１３年２月２６日付けで本件発明について特許庁に訂正を請求したこと，本件特許の無効審判事件に関する同年１０月２日付けの審決で訂正が認められたが，同審決に対しては審決取消訴訟が提起され現在東京高等裁判所に係属中であること，訂正は構成要件イｃに関わるものであるが，「前記筐体内方側の端部に型成形により一体に熱融着された」を「前記筐体内方側の端部のみに射出成形により一体に熱融着された」と訂正するものであること，以上の事実が認められる。そうすると，現時点においては訂正前の特許請求の範囲を基礎として侵害の成否を判断することになるが，仮に，訂正後の特許請求の範囲を基礎としても，訂正内容が「熱融着」に関するものではないので，前述のとおり，被告製品が構成要件イｃを充たさず，本件特許権を侵害しないことに変わりはない。３　以上によると，その余の点につき判断するまでもなく，原告の本訴請求は，いずれも理由がないから，これらを棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４７部
裁判長裁判官        森　        義    之裁判官        岡    口    基    一裁判官        男    澤    聡    子
（別紙）
原　告　物　件　目　録　(1)
以下の「構造の説明」及び「図面」に記載されている減衰装置
１　構造の説明
(1)　ポリプロピレンから成る中空の筒状部と，
(2)　この筒状部内に収容された減衰用液状体と，
(3)　前記筒状部の一端に型成形により一体に熱融着されたスチレン系熱可塑性エラストマーから成り，略中央部に記録再生装置に設けられた突起を受け入れるため
の凹部が設けられた第１密封部材と，
(4)　前記筒状部の他端部に固着されたポリプロピレンから成る第２密封部材を有
する
(5)　減衰手段
２　図面の説明
図１は減衰装置の正面図である。
図２は減衰装置の断面図である。
図３は減衰装置の背面図である。
３　図面の番号の説明
６　・・・・　減衰手段
１１・・・・　筒状部
１２・・・・　減衰用液状体
１４・・・・　第１密封部材
１５・・・・　凹部
１６・・・・　第２密封部材
図１　図２　図３
原　告　物　件　目　録　(2)
以下の「構造の説明」に記載されている構造を有する防振装置
構造の説明
Ａ　内部に空間を区画する筐体と，この筐体の一部に設けられ，記録再生装置を支持するための弾性支持具と，前記筐体の一部に設けられ，前記記録再生装置を支持し，かつその振動を減衰するための減衰手段とを備えた防振装置であって，
Ｂ前記減衰手段は，
ａ．前記筐体にその内方を向くように設けられた，ポリプロピレンからなる
複数の中空の筒状部と，
ｂ．この筒状部内に収容された減衰用液状体と，


平成１２年(ワ)第７２７１号　意匠権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日　平成１４年８月２６日
判　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　　　Ａ
原　　　　　　告          株式会社ライズ原告ら訴訟代理人弁護士    上　　　　田　　　　　　　　　隆原告ら補佐人弁理士　　　　福　　　　島　　　　三　　　　雄被　　　　　　告      　　山根鉄構建設株式会社訴訟代理人弁護士　　　　　山　　　　上　　　　和　　　　則同　　　　　　　　　　　　西　　　　山　　　　宏　　　　昭補佐人弁理士　　　　　　　盛　　　　田　　　　昌　　　　宏
主　　　　　　　文
原告らの請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
事　　　　　　　実
第１　当事者の求めた裁判
１　請求の趣旨
(1)被告は、別紙被告製品目録１記載の受金具を製造し、販売してはならない。
(2)　被告は、その所有に係る別紙被告製品目録１記載の受金具及び同受金具の製造に供せられる金型を廃棄せよ。
(3)　被告は、原告株式会社ライズに対し、金１４４０万円及びこれに対する平成１２年７月２１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(4)　訴訟費用は被告の負担とする。
(5)　(1)ないし(3)項につき仮執行宣言
２　請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第２　当事者の主張
１　請求原因
(1)　実用新案権侵害
ア　本件実用新案権
(ア)　原告Ａは、次の実用新案権（以下「本件実用新案権」といい、その考案を「本件考案」という。）を有している。
実用新案登録番号　　第２０９１４２６号
考案の名称　　　　　ステップ用具
出願年月日　　　　　平成２年４月１３日（平２－１２９９６３号）出願公告年月日　　　平成７年２月１５日（平７－６４８０号）
登録年月日          平成７年１２月１日
(イ)　本件考案の実用新案登録出願の願書に添付した明細書（以下「本件明細書」といい、本件考案の実公平７－６４８０号実用新案公報を、以下「本件実用新案公報」という。）の実用新案登録請求の範囲の請求項１の記載は、次のとおりである（なお、本件考案の実用新案登録出願は、意匠登録出願（平２－１２８２６号）が実用新案登録出願に変更されたものである。）。「上向きに開口している凹部と、左右両端部において後方向きに突出している屈曲部とを有し、前記屈曲部の後端が建築用鉄骨などに固着されている固着
部材と、
帯板が環状に形成されてなり、その一部に前後方向に貫通する貫通穴を
有するステップ部材と、
前記ステップ部材の後方側端面に予め固着されている本体部と、この本体部の左右両端から後方向きに突出する突部とからなり、前記本体部は前記貫通穴に連通する連通穴を有しており、前記突部は前記屈曲部の左右外側端面を挟持する
間隔に形成されている回転止め部材と、
前記屈曲部の左右内側端面によって回転を阻止される一端部と、前記固着部材の凹部に嵌合可能な大きさを有すると共に前記貫通穴と前記連通穴とに挿通されている胴体部と、この胴体部の他端部に設けられる締め込み部と、を有する固
定用部材とを備えており、
前記固着部材の凹部に前記連通穴より後ろ側の胴体部を嵌入した後、前記固定用部材の締め込み部を操作することにより、前記ステップ部材を前記建築用鉄骨などに固定することを特徴とするステップ用具。」(ウ)　本件考案を構成要件に分説すると、次のとおりとなる。Ａ　上向きに開口している凹部と、左右両端部において後方向きに突出している屈曲部とを有し、前記屈曲部の後端が建築用鉄骨などに固着されている固
着部材と、
Ｂ　帯板が環状に形成されてなり、その一部に前後方向に貫通する貫通
穴を有するステップ部材と、
Ｃ　前記ステップ部材の後方側端面に予め固着されている本体部と、この本体部の左右両端から後方向きに突出する突部とからなり、前記本体部は前記貫通穴に連通する連通穴を有しており、前記突部は前記屈曲部の左右外側端面を挟持
する間隔に形成されている回転止め部材と、
Ｄ　前記屈曲部の左右内側端面によって回転を阻止される一端部と、前記固着部材の凹部に嵌合可能な大きさを有すると共に前記貫通穴と前記連通穴とに挿通されている胴体部と、この胴体部の他端部に設けられる締め込み部と、を有す
る固定用部材とを備えており、
Ｅ　前記固着部材の凹部に前記連通穴より後ろ側の胴体部を嵌入した後、前記固定用部材の締め込み部を操作することにより、前記ステップ部材を前記
建築用鉄骨などに固定することを特徴とする
Ｆ　ステップ用具。


(エ)　本件考案の考案者及び出願人であったＢは、本件実用新案権及び後記本件意匠権を登録時から有していたが、平成７年９月２日、死亡し、原告Ａが本件実用新案権及び後記本件意匠権を相続により承継した。Ｂは、平成４年から、「Ｃ」の屋号で、本件考案及び後記本件登録意匠の実施品であるタラップ本体及び受金具（受金具は、別紙原告製品目録記載のとおりである。以下、本件考案及び後記本件登録意匠の実施品であるタラップ、及びそれを構成するタラップ本体、受金具を、それぞれ「原告タラップ」、「原告タラップ本体」、「原告受金具」という。）を製造販売し、同年６月３０日、コンドーテック株式会社（以下「コンドーテック」という。）に対し、本件実用新案権及び後記本件意匠権につき、タラップ本体の製造販売について独占的通常実施権を許諾し、以後、コンドーテックは、原告タラップ本体の製造販売を行っている。平成６年５月２４日、原告株式会社ライズ（以下「原告会社」という。）が設立され、Ｂは、同月ごろ、原告会社に対し、本件実用新案権及び後記本件意匠権につき、受金具の製造販売について独占的通常実施権を許諾し、同年６月以降、原告会社が原告受金具の製造販売を行っている。
原告タラップのうち、原告タラップ本体は、使用後、受金具から取り外されて再使用が可能であるが、原告受金具は、柱に溶接されるため、再使用ができず、建設現場では大量に使い捨てされる部品である。Ｂが平成４年から製造販売し、その後原告会社が製造販売した原告受金具の数量は、合計約６５０万個である。このうち、原告会社が平成９年９月２１日から平成１２年９月２９日までに販売した数量は、２４０万６２５０個であり、１か月平均６万６８４０個であった。
イ　被告製品の製造販売
(ア)　被告は、平成１１年９月１日から平成１２年２月末日までに、別紙被告製品目録２記載の製品（以下「被告タラップ１号」といい、その本体を「被告タラップ１号本体」という。）を４２９個製造販売した。被告は、平成１２年３月１日から、別紙被告製品目録３記載の製品（以下「被告タラップ２号」といい、その本体を「被告タラップ２号本体」という。）及び別紙被告製品目録４記載の製品（以下「被告タラップ３号」といい、その本体を「被告タラップ３号本体」という。）を製造販売している。(イ)　被告は、別紙被告製品目録１記載の製品（以下「被告受金具」という。）を、平成１１年９月１日から平成１２年６月３０日までに８０万個製造販売し、そうでないとしても、平成１１年９月１日から平成１２年２月末日までに３万２０００個製造販売し、現在も製造販売をしている。
ウ　被告タラップ１号
被告タラップ１号は、本件考案の構成要件をすべて充足し、本件考案の技術的範囲に属する。
エ　被告タラップ２号
(ア)　被告タラップ２号の構成
被告タラップ２号の構成を分説すると、次のとおりである。ａ２　上向きに開口している凹部と、左右両端部において後方向きに突出している屈曲部とを有し、前記屈曲部の後端が建築用鉄骨などに固着されている受金具を採用する。
ｂ２　帯板を上底の中央部が開口する台形状に形成し、開口両端部を外側に曲折して一対の突出部を設けるとともに、下底をほぼ全長にわたって断面く字状にくぼませてタラップ部材とする。前記開口を塞ぐように、前記上底内面の広い範囲にわたって重ねて溶接固定されるとともに、帯板の下縁から台形状に延出する大きい金属板を設ける。前記タラップ部材と前記金属板とによって、被告タラップ２号本体を構成する。
ｃ２　前記帯板の開口両端部を外側に曲折して一対の突部を形成し、この一対の突部は受金具の左右外側面を挟持する間隔に形成されて回転止め部を構成する。前記大きい金属板の延出部の端縁部を外側に曲折して、タラップ部材の突出部と直交する抜け止め部を形成するとともに、帯板の開口部に対応する部分にボルト貫通孔を形成する。
ｄ２　前記貫通穴にボルトを貫通させ、ナットを螺合させて固定部材とする。
(イ)　文言侵害
被告タラップ２号の構成ａ２は、本件考案の構成要件Ａを充足し、構成ｂ２ないしｄ２は、構成要件ＢないしＦを充足する。
(ウ)　均等成立の要件
考案の構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、(1)その部分が考案の本質的部分ではなく（第１要件）、(2)その部分を対象製品等におけるものと置き換えても、考案の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって（第２要件）、(3)そのように置き換えることに、当該考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり（第３要件）、(4)対象製品等が、考案の実用新案登録出願時における公知技術と同一又は当業者がこれからその出願時にきわめて容易に推考できたものではなく（第４要件）、かつ、(5)対象製品等が考案の実用新案登録出願手続において実用新案登録請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないとき（第５要件）は、その対象製品等は、実用新案登録請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、考案の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。
(エ)　均等
ａ　構成要件Ｂにおける相違について
①均等の第３要件


被告タラップ２号は、被告タラップ２号本体の内面に金属板を溶接した点、環状構造を台形状にした点、抜け止めを設けている点において、本件考案の構成要件Ｂと相違する。しかし、帯板に金属板を溶接することにより環状構造とし、この金属板に貫通孔を設けることは、後記本件意匠公報、特開平９－３２８８９６号公開特許公報（乙第２４号証）などに記載されていた。また、本件明細書には、「なお、このステップ部材３は、矩形に限るものではなく、方形や円形でもよく」（本件実用新案公報第４欄１０行ないし１２行）と記載されており、特開平９－３２８８９６号公開特許公報（乙第２４号証第４欄３１行ないし３３行）、特開平７－２７９４０７号公開特許公報（乙第２５号証第４欄２５行ないし３６行）にも、ステップ部材の形状は限定されない旨記載されている。さらに、実願昭５６－１９５７０号（実開昭５７－１３３７０７号）の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム（乙第７号証）に記載された抜け止めは、被告タラップ２号の抜け止めと、抜け止め板の形状は同一であり、受金具の下面側に係止して抜け止め効果を奏する点も全く同一である。
したがって、被告タラップ２号は、被告タラップ２号本体の内面に金属板を溶接した点、環状構造を台形状にした点、抜け止めを設けている点において、本件考案の構成要件Ｂと相違するとしても、均等の第３要件を充足する。
②　均等の第４要件
本件考案においては、固定用部材の一端部の回転と回転止め部材の回転が、共に固着部材の屈曲部によって阻止されることが特徴的部分であり、この部分において新規性、進歩性があったところ、被告タラップ２号もこの特徴的部分を備えているから、被告タラップ２号は均等の第４要件を充足する。
③　その他の均等の要件
被告タラップ２号は、構成要件Ｂと相違することについて、均等の第１要件、第２要件、第５要件を充足する。
ｂ　構成要件Ｃにおける相違について
①　均等の第１要件
本件明細書の記載などから、本件考案の本質的部分は、固定用部材の一端部の回転と回転止め部材の回転が、共に固着部材の屈曲部によって阻止される点にある。構成ｃ２と構成要件Ｃの相違は、この本質的部分に係るものではないから、構成ｃ２と構成要件Ｃが相違していたとしても、均等の第１要件は充足される。
②　均等の第４要件
前記ａ②のとおり、被告タラップ２号は、均等の第４要件を充足する。
③　均等の第５要件
平成６年１月１７日付け手続補正書（乙第１７号証）によって行われた補正は、考案の内容をより分かりやすくするために行ったものであり、拒絶理由を回避するため又は特定の実施例を回避するために行ったものではない。補正と共に提出された平成６年１月１７日付け意見書（乙第１８号証）には、拒絶理由通知に示された引用例に対して新規性及び進歩性を有することの主張として、「すなわち、引用例１が教示するところは、せいぜい『係合部４の空所１１に嵌まるような形状の鉤状部１５を設けておき、且つ、その鉤状部１５にねじ孔６を設けておくこと』に過ぎず、『ステップ部材と、これに固着されている回転止め部材と、これら全体を固定する固定用部材』とからなり、固定用部材の一端部（５ａ）の回転と、回転止め部材（４）の回転が、ともに固着部材の屈曲部によって阻止される技術は、引用例１には示唆さえされていません。」（乙第１８号証３頁９行ないし１５行）と明確に記載されている。これは、本件考案が、「固定用部材の一端部（５ａ）の回転と、回転止め部材（４）の回転が、ともに固着部材の屈曲部によって阻止される」という引用例にはない特徴的部分を有することを主張したものであり、この主張が特許庁によって認められ、本件考案の実用新案登録がされた。出願当初の実用新案登録請求の範囲の記載によっては、この特徴的部分が分かりにくかったことから、出願人Ｂは、補正を行ったものである。考案の詳細な説明についての補正は、考案の詳細な説明の記載を、補正された実用新案登録請求の範囲の記載に合わせ、考案の内容を分かりやすくするために図面に使用した符号を付記し、実用新案登録請求の範囲において指示されている方向が分かりやすいように補足説明をしたものである。出願当初記載していた「作用」の欄を削除したのは、「考案の効果」の欄の記載と実質的に重複するのを避けるためである。また、補正により、「ステップ部材から回転止め突部が、径方向外方に向けて突設され、固着部材の脚部を挟持する間隔で左右一対設けられていることにより、ステップ部材が回転するのを防止する。」（出願当初の明細書（乙第１５号証）４頁１６行ないし１９行）という記載が削除されたが、補正後においても、突部（４ｂ、４ｂ）が後方向きに突出し、固着部材の屈曲部（２Ｂ、２Ｂ）の左右外側端面を挟持する間隔に形成されていることにより、ステップ部材の回転が防止されることが明らかとなっているから、この記載を削除したことにより、明細書に記載された作用が異なるということはない。したがって、補正によって被告タラップ２号を意識的に除外したという事情はなく、被告タラップ２号は、均等の第５要件を充足する。
④　その他の均等の要件
被告タラップ２号は、構成要件Ｃと相違することについて、均等の第２要件、第３要件も充足する。
(オ)　したがって、被告タラップ２号は、本件考案の技術的範囲に属する。
オ　被告タラップ３号
(ア)　被告タラップ３号の構成
被告タラップ３号の構成を分説すると、次のとおりである。ａ３　上向きに開口している凹部と、左右両端部において後方向きに突出している屈曲部とを有し、前記屈曲部の後端が建築用鉄骨などに固着されている受金具を採用する。
ｂ３　表面に凹凸のある丸棒材の両端に、一対の特殊な山形形状に形成した一対の帯板の端部をそれぞれ溶接固定してタラップ部材とする。前記一対の帯板の前記丸棒材を溶接した部位と反対側の部位の内面の広い範囲にわたって重ねて溶接固定されるとともに、帯板の下縁から台形状に延出する大きい金属板を設ける。前記タラップ部材と前記金属板とによって、被告タラップ３号本体を構成する。


ｃ３　前記一対の帯板の先端部を間隔を設けて外側に曲折して一対の突部を形成し、この一対の突部は受金具の左右外側面を挟持する間隔に形成されて回転止め部を構成する。前記大きい金属板の延出部の端縁部を外側に曲折して、タラップ部材の突出部と直交する抜け止め部を形成するとともに、帯板の開口部に対応する部分にボルト貫通孔を形成する。
ｄ３　前記貫通穴にボルトを貫通させ、ナットを螺合させて固定用部材とする。
(イ)　文言侵害
被告タラップ３号の構成ａ３は、構成要件Ａを充足し、構成ｂ３ないしｄ３は、構成要件ＢないしＦを充足する。
(ウ)　均等
ａ　構成要件Ｂにおける相違について
①均等の第３要件
被告タラップ３号は、タラップ本体の足掛部が、帯板ではなく表面に凹凸のある丸棒材である点において、本件考案の構成要件Ｂと相違する。しかし、足掛部について、帯板を他の部材に置換すること、足掛部に凹凸を設け滑りにくい構造にすることは、特開平９－３２８８９６号公開特許公報（乙第２４号証）、特開平７－２７９４０７号公開特許公報（乙第２５号証）に示されており、丸棒材を足掛部とすることは、実公昭４７－６０３４号実用新案公報（乙第２２号証）に示されているから、タラップ本体の足掛部を、帯板に代えて表面に凹凸のある丸棒材に置き換えることは、当業者が極めて容易に想到し得る程度のことであり、この点で均等の第３要件（置換容易性）を充足する。被告タラップ３号は、被告タラップ３号本体の内面に金属板を溶接した点、抜け止めを設けている点においても、本件考案の構成要件Ｂと相違するが、これらの点で相違するとしても均等の第３要件を充足することは、前記の被告タラップ２号について（前記エ(エ)ａ①）と同様である。したがって、被告タラップ３号は、本件考案の構成要件Ｂと相違するとしても、均等の第３要件を充足する。
②均等の第４要件
被告タラップ３号は、固定用部材の一端部の回転と回転止め部材の回転が、共に固着部材の屈曲部によって阻止されるという本件考案の特徴的部分を備えているから、均等の第４要件を充足することは、被告タラップ２号について（前記エ(エ)ａ②）と同様である。
③　その他の均等の要件
被告タラップ３号は、構成要件Ｂと相違することについて、均等の第１要件、第２要件、第５要件も充足する。
ｂ　構成要件Ｃにおける相違について
①　均等の第１要件
本件考案の本質的部分は、固定用部材の一端部の回転と回転止め部材の回転が、共に固着部材の屈曲部によって阻止される点にあり、構成ｃ３と構成要件Ｃの相違部分は、この本質的部分ではないから、構成ｃ３と構成要件Ｃが相違していたとしても、均等の第１要件は充足される。
②　均等の第４要件
前記ａ②のとおり、被告タラップ３号は、均等の第４要件を充足する。
③　均等の第５要件
被告タラップ２号について（前記エ(エ)ｂ③）と同様に、補正によって被告タラップ３号を意識的に除外したという事情はなく、被告タラップ３号は、均等の第５要件を充足する。
④その他の均等の要件
被告タラップ３号は、構成要件Ｃと相違することについて、均等の第２要件、第３要件も充足する。
(エ)　したがって、被告タラップ３号は、本件考案の技術的範囲に属する。
カ　被告受金具による間接侵害等
(ア)　間接侵害
ａ　被告受金具は、原告タラップ本体に使用可能に形成された特定の形状・寸法等を有する製品であり、原告タラップ本体と組み合わせて使用されるが、その場合は、本件考案の実施品が構成される。被告受金具は、被告タラップ１号、２号及び３号の構成部分としても使用されるが、被告タラップ１号、２号及び３号は、これまで述べたとおり、本件考案の技術的範囲に属する。そして、被告受金具は、汎用品として他の用途に使用される物ではない。
したがって、被告受金具は、本件考案に係る物品の製造にのみ用いる物に当たり、被告が被告受金具を製造販売する行為は、本件実用新案権を侵害するものとみなされる（平成１４年法律第２４号による改正前の実用新案法２８条）。
ｂ　被告は、被告タラップ２号及び３号が本件考案の技術的範囲に属しないとした上、被告受金具には、被告タラップ２号及び３号の製造に用いるという他用途があるから、間接侵害は成立しない旨主張する。しかし、他用途として主張されている被告タラップ２号及び３号は、製造に極めて手間のかかるものであり、すべて被告の製造に係り、原告らによる警告後設計変更しつつ製作されたものであり、被告の身近に存在する建設会社へ販売され、被告自身又はそれらの建設会社という極めて狭い範囲で限定的に使用されているにすぎない。したがって、被告受金具の被告タラップ２号及び３号への使用は、形式的、名目的な使用であって、間接侵害の成立を妨げる他用途には当たらない。
ｃ　原告ら以外の者が製造した受金具を原告タラップ本体に使用する行為は、実用新案法２条３項の規定する「製造」に該当すると解すべきである。この「製造」に該当するかどうかという問題は、実用新案権の排他的効力との関連において決する必要があるところ、実用新案権の排他的効力は、競争者による模倣品の製造、使用、譲渡若しくは貸渡し又は模倣品の譲受人若しくは借受人による使用等の行為を排除するが、実用新案権者等が製造、販売した実施品の正当な購入者の使用行為等は排除しない。これは、一般に、実施品の販売等により実用新案権が消尽したからであると説明される。


この実用新案権が消尽することの実質的根拠は、購入者の使用行為等が、実用新案権者等に支払った対価を回収する行為であって、これを認めることにより実用新案権者等の独占的利益の源泉が確保されることにある。仮に、購入者等の使用行為等にも実用新案権の排他的効力が及ぶとすれば、実用新案権者等に対価を支払って実施品を購入する者はまずいなくなるであろうから、実用新案権者等の利益はかえって害されることになる。機械等の部品の取替え行為についても、上記のような実質的な観点を加味して考察すべきである。このような観点からすると、購入した機械が予定されていた使用目的を達成する前に故障し、購入者が実用新案権者等に支払った対価を予定どおり回収できなくなったために、故障した機械等の機能を回復すべく故障した部品を取り替えるような場合は、支払った対価の回収行為の範囲に属するから、そのような行為は修理として許される。これに対し、購入時に予定されていた使用目的を達成し、実用新案権者等に支払った対価を予定どおりに回収した後に、新たに部品を取り替えて機械を使用するような場合は、取替えの結果、実用新案権者等に支払った対価を超えて新たに考案を利用することになるから、そのような行為は当然に許されるものではないと解すべきである。購入者等が実用新案権等に支払った対価を超えて考案を利用することは、本来実用新案権等に確保されるべき独占的利益を害することになると考えられるからである。部品の取替えは、それが実用新案権者等に支払った対価を超えて考案を利用することになる場合は、もはや単なる修理行為とはいえず、実用新案法２条３項の「製造」に該当し、実用新案権の侵害となるというべきである。
これを本件考案に係る受金具についてみると、本件明細書の記載（本件実用新案公報第６欄３行ないし１０行参照）から明らかなように、一度鉄骨等に溶接されて使用された後は、そのまま鉄骨等に固着されたままにされ、一度の使用で取り替えることが本来的に予定されているものであり、実際の使用においても、一度使用された受金具が再使用されることはない。このような本件考案の特質から、原告らは、タラップ本体及び受金具の価格を可能な限り低く抑え、原告タラップを市場に普及させて受金具の販売量を増加させることにより、本件考案を公開することの対価を得ている。そして、原告タラップを普及させるために、購入者等の便宜を考慮し、タラップの販売時には、タラップ本体と当面必要になる受金具を販売し、その後、購入者等の注文に応じて受金具を販売するという態勢を採っているのである。
このようなことからすると、本件考案において予定されている受金具の取替え行為は、考案自体において正常な行為として予定されたものであるから、受金具を消費した本件考案に係るタラップ本体の状態は故障の概念に含まれず、受金具を交換する行為は故障の修理には該当しない。さらに、このことを、支払済みの対価の回収行為といえるかどうかという前記の実質的な観点からみると、本件考案に係るステップ用具は、一定の耐用性を有するタラップ本体と、一度の使用で取替えが予定されている受金具とからなるものであり、受金具を消費した場合は、タラップ本体は既存のものをそのまま使用し、受金具だけを新しいものと交換して使用することを予定しているものである。受金具の消費量は、工事回数等によって大きく左右され、ステップ用具（タラップ）の購入時にタラップ本体の耐用期間中に必要となるであろう受金具の数量を予測することは容易でなく、これを一括して購入することは事実上困難である。もし、これを一括して購入しなければならないとすると、購入者等に不必要に大きな経済的負担を強いることになり、ひいては、そのようなタラップの購入者等を減少させて実用新案権等の独占的利益の源泉を失わせる結果になりかねない。このような事実に照らすと、本件考案に係るタラップを販売するに当たり、まずは当面必要な受金具を販売し、その後は購入者等の注文に応じて予備の受金具を販売していくというのが本件考案の特質に即した販売方法であり、現実の取引の実情に鑑みても、実用新案権等の独占的利益を確保する方法として許されてよい。
そうすると、上記のような販売方法によって販売された本件考案に係る原告タラップを購入した者が、実用新案権者等から新たに受金具を購入し、これを適宜取り替えて使用することは、支払った対価の回収行為として許されることであるが、実用新案権者等から購入した受金具を消費した後に、実用新案権者等以外の者から新たに受金具を購入するなどして使用することは、実用新案権者等に支払った対価を超えて原告タラップ本体を使用することになり、当然に許されることではない。そのような行為は、実用新案法２条３項の「製造」に該当し、実用新案権の侵害となる。そして、原告タラップ本体に使用されることを知りながら被告受金具を販売する行為は、実用新案権の侵害行為に加担する違法行為である。このように解しても、原告タラップ本体に、実用新案権者である原告Ａ又はその許諾を得た者以外の者が製造した、本件考案に係る原告タラップ本体に適合する汎用品でない受金具を使用する場合のみ本件実用新案権の侵害となるだけであるから、不当ではない。
(イ)　実用新案法２７条１項に基づく妨害予防請求権被告受金具は、原告受金具と形状及び寸法が同一であり、被告は、被告受金具が原告タラップ本体に使用されることを知りながら被告受金具の製造販売を行っている。前記(ア)ｃのとおり、原告タラップ本体に被告受金具を組み合わせて使用することは本件実用新案権を侵害するから、原告Ａは、被告に対し、実用新案法２７条１項に基づき、本件実用新案権侵害について妨害予防請求権を有している。
キ　原告会社の独占的通常実施権の侵害
前記ア(エ)のとおり、原告Ａは、原告会社に対し、本件実用新案権につき、受金具の製造販売について独占的通常実施権を許諾しており、原告会社は、この独占的通常実施権に基づき、原告受金具を製造販売している。したがって、原告会社は、被告に対し、本件実用新案権の独占的通常実施権の侵害について損害賠償請求権を有している。
(2)　意匠権侵害
ア　本件意匠権
原告Ａは、次の意匠権（「本件意匠権」といい、その登録意匠を「本件登録意匠」という。）を有している。
登録番号　　　　　第８４１４８４号
意匠に係る物品　　建築用柱取付足場
出願年月日　　　　平成２年４月９日（平２－１２２３４号）
登録年月日　　　　平成４年３月２７日
登録意匠　　　　　別紙意匠公報記載のとおり（本件登録意匠の意匠公報を「本件意匠公報」という。）
また、原告Ａは、本件登録意匠を本意匠とする次の類似意匠の意匠権を有している。
登録番号　　　　　第８４１４８４号の類似１
意匠に係る物品　　建築用柱取付足場


出願年月日　　　　平成２年１１月１６日（平２－３８５６７号）
登録年月日　　　　平成４年３月２７日
登録意匠　　　　　別紙意匠公報記載のとおり（以下「類似意匠」という。）
イ　本件登録意匠
(ア)　本件登録意匠の構成
本件登録意匠の構成は、次のとおりである。
ａ　基本的構成態様
①　タラップ本体と受金具とからなる。
②　タラップ本体は、帯板を略長方形に成形してなる略長方形部と、略長方形部の前辺中央部に間隔をおいて前方に突出する一対の突部とが形成され、一対の突部間の略長方形部に前後に貫通する貫通孔が開けられており、貫通孔に、頭付きボルトが前方から後方に挿通され、挿通されたボルトの後端にナットが螺合されている。
③　受金具は、左右両端から前方に向けて屈曲部を有する略コ字形端面を有し、中央部には、上向きに開いた凹部が形成されている。④　受金具の屈曲部は、タラップ本体の突部間の間隔に適合する幅とされている。
ｂ　具体的構成態様
①　略長方形部は、縦対横の長さの比率が、約１対１．５である。②　一対の突部は、略長方形部と一連の帯板を屈曲して構成しており、一対の突部間に板片を橋絡、結合している。
③　受金具の凹部はＵ字形である。
なお、類似意匠の構成は、ｂ具体的構成態様②が「一対の突部は、略長方形部と別体をなす板片の左右側縁を前方に屈曲して構成されており、この板片は略長方形部に溶接固定されている。」というものであるほかは、本件登録意匠の構成と同じである。
(イ)　本件登録意匠の要部
本件登録意匠に係るタラップは、建設現場等で垂直に立設された鉄骨等に設置され、作業員が昇降するために使用されるものであり、このような使用態様において看者の注意を引く部分が、要部となり得る部分である。上記の点のほか、本件登録意匠と類似意匠の関係も考慮すると、本件登録意匠の要部は、次の点にある。
①　タラップ本体と受金具とからなる点。
②　タラップ本体が、帯板を前辺と後辺とが平行をなすように形成してなる略長方形部と、略長方形部の前辺中央部に間隔をおいて前方に突出する一対の突部とにより形成されている点。
③　タラップ本体は、一対の突部間に前後に貫通する貫通孔が開けられており、前記貫通孔に、頭付きボルトが前方から後方に挿通され、挿通されたボルトの後端にナットが螺合されている点。
④　受金具は、左右両端から前方に向けて屈曲部を有する略コ字形端面を有し、その中央部には、上向きに開いた凹部が形成されている点。⑤　受金具の屈曲部は、タラップ本体の突部間の間隔に適合する幅とされている点。
ウ　被告タラップ１号
(ア)　被告タラップ１号の構成
被告タラップ１号の構成は、次のとおりである。
ａ　基本的構成態様
①　タラップ本体と受金具とからなる。
②　タラップ本体は、帯板を後辺が前辺よりやや長い四角形に成形してなる略長方形部と、略長方形部の前辺中央部に間隔をおいて前方に突出する一対の突部とが形成され、一対の突部間に前後に貫通する貫通孔が開けられており、貫通孔に、頭付きボルトが前方から後方に挿通され、挿通されたボルトの後端にナットが螺合されている。
③　受金具は、左右両端から前方に向けて屈曲部を有する略コ字形端面を有し、中央部には、上向きに開いた凹部が形成されている。④　受金具の屈曲部が、タラップ本体の突部間の間隔に適合する幅とされている。
ｂ　具体的構成態様
①　略長方形部は、縦対横の長さの比率が、約１対２である。②　略長方形部は、前辺対後辺の長さの比率が、約４対５である。③　略長方形部の後辺における帯板は、断面く字状にわずかに屈曲されている。
④　一対の突部は、略長方形部と別体をなす板片の左右側縁を前方に屈曲して構成されており、この板片は溶接固定されている。⑤　受金具の凹部はＵ字形をしており、該凹部の開口部付近はわずかに面取りがされている。
(イ)　本件登録意匠と被告タラップ１号の意匠の対比ａ　本件登録意匠と被告タラップ１号の意匠の共通点は、次のとおりであり、要部において共通している。
①　タラップ本体と受金具とからなる点。
②　タラップ本体が、帯板を形成してなる略長方形部と、略長方形部の前辺中央部に間隔をおいて前方に突出する一対の突部とが形成されてなる点。③　タラップ本体は、一対の突部間に前後に貫通する貫通孔が開けられており、前記貫通孔に、頭付きボルトが前方から後方に挿通され、挿通されたボルトの後端にナットが螺合されている点。
④　受金具は、左右両端から前方に向けて屈曲部を有する略コ字形端面を有し、中央部には、上向きに開いた凹部が形成されている点。⑤　受金具の屈曲部が、タラップ本体の突部間の間隔に適合する幅とされている点。
ｂ　本件登録意匠と被告タラップ１号の意匠の相違点は、次のとおりであり、いずれも微差にとどまる。
①　本件登録意匠のタラップ本体を構成する帯板は略長方形に成形されているのに対し、被告タラップ１号本体の帯板は後辺が前辺に比してやや長い四角形に成形されている。しかし、いずれも四角形の一態様であり、被告タラップ１号の前辺対後辺の長さの比率は、約４対５で、前辺と後辺の差はそれほど大きくなく、しかも、タラップ本体は、手や足をかけて昇降するために使用されるので、前辺と後辺とが平行である点が看者の注意を昀も引くところであり、前記相違点は微差にすぎない。


②　本件登録意匠のタラップ本体の略長方形部は縦対横の長さの比率が約１対１．５であるのに対し、被告タラップ１号本体の略長方形部は縦対横の長さの比率が約１対２であるが、縦対横の長さの比率の相違は、看者の注意を引くところとはなり得ず、前記相違点は微差にすぎない。
③　本件登録意匠のタラップ本体の一対の突部は、略長方形部と一連の帯板を屈曲して構成されているのに対し、被告タラップ１号本体の一対の突部は、略長方形部と別体をなす板片の左右側縁を前方に屈曲し、この板片を略長方形部に溶接固定することにより構成されている。しかし、タラップ本体は、手でつかみ足をかけるために使用されるもので、前辺と後辺とが平行な環状に形成されている点に重要な特徴を有しており、この点が看者の注意を昀も強く引くところであるから、接合部位における前記相違点は微差にすぎない。しかも、被告タラップ１号本体において一対の突部が形成されている形態は、類似意匠と同一であり、この点からも前記相違点は微差にすぎない。
④　本件登録意匠のタラップ本体の帯板の断面は屈曲されていないのに対し、被告タラップ１号本体においては、略長方形部の後辺の帯板は、断面く字状にわずかに屈曲されている。しかし、タラップ本体全体の意匠からみると、帯板の一部を断面く字状にするか否かの差異は、帯板を環状に形成することに比して、微差にすぎない。
⑤　本件登録意匠の受金具の凹部の開口部付近は面取りがされていないのに対し、被告タラップ１号の受金具の凹部の開口部付近はわずかに面取りがされている。しかし、受金具はタラップ本体の突部が挟むように取り付けられ、かつ、ボルト頭部をかけてタラップ本体を受金具に固定するものであるから、受金具が断面コ字形に成形され、かつ、Ｕ字形の凹部が形成されている点が看者の注意を強く引くのであって、前記相違点は微差にすぎない。
ｃ　そうすると、被告タラップ１号は、本件登録意匠の要部をすべて具備しているものであって、相違点は特に看者の注意を引くものではなく、本件登録意匠と被告タラップ１号の意匠は、意匠全体として、共通点が相違点を凌駕する。したがって、被告タラップ１号の意匠は、本件登録意匠と類似する。
エ　被告タラップ２号
(ア)　被告タラップ２号の構成
被告タラップ２号の構成は、次のとおりである。
ａ　基本的構成態様
①　タラップ本体と受金具とからなる。
②　タラップ本体は、帯板を前辺と後辺とが平行な四角形に成形してなる略長方形部と、略長方形部の前辺中央部に間隔をおいて前方に突出する一対の突部とが形成され、一対の突部間に前後に貫通する貫通孔が開けられており、貫通孔に、頭付きボルトが前方から後方に挿通され、挿通されたボルトの後端にナットが螺合されている。
③　受金具は、左右両端から前方に向けて屈曲部を有する略コ字形端面を有し、中央部には、上向きに開いた凹部が形成されている。④　受金具の屈曲部が、タラップ本体の突部間の間隔に適合する幅とされている。
ｂ　具体的構成態様
①　略長方形部は、縦対横の長さの比率が、約１対２である。②　略長方形部は、前辺対後辺の長さの比率が、約４対５である。③　略長方形部の後辺における帯板は、断面く字状をなすようにわずかに屈曲されている。
④　一対の突部は、略長方形部と一連の帯板を屈曲して構成しており、一対の突部間を塞ぐように帯板の前辺内側に金属板を溶接している。⑤　前記金属板の下端部は帯板から下方に向かってわずかに突出し、下端部に断面略Ｌ字状の抜け止めが形成されている。
⑥　受金具の凹部はＵ字形をしており、該凹部の開口部付近はわずかに面取りがされている。
(イ)　本件登録意匠と被告タラップ２号の意匠の対比ａ　本件登録意匠と被告タラップ２号の意匠の共通点は、次のとおりであり、要部において共通している。
①　タラップ本体と受金具とからなる点。
②　タラップ本体が、帯板を形成してなる略長方形部と略長方形部の前辺中央部に間隔をおいて前方に突出する一対の突部とで形成されている点。③　タラップ本体は、一対の突部間に前後に貫通する貫通孔が開けられており、前記貫通孔に、頭付きボルトが前方から後方に挿通され、挿通されたボルトの後端にナットが螺合されている点。
④　受金具は、左右両端から前方に向けて屈曲部を有する略コ字形端面を有し、中央部には、上向きに開いたＵ字形の凹部が形成されている点。⑤　受金具の屈曲部が、タラップ本体の突部間の間隔に適合する幅とされている点。
ｂ　本件登録意匠と被告タラップ２号の意匠の相違点は、次のとおりであり、いずれも微差にとどまる。
①　本件登録意匠のタラップ本体を構成する帯板は略長方形に成形されているのに対し、被告タラップ２号本体の帯板は後辺が前辺に比してやや長い四角形に成形されている。しかし、いずれも四角形の一態様であり、被告タラップ２号の前辺対後辺の長さの比率は、約４対５で、前辺と後辺の差はそれほど大きくなく、しかも、前辺と後辺とが平行である点が看者の注意を昀も引くところであり、前記相違点は微差にすぎない。
②　本件登録意匠のタラップ本体の略長方形部は縦対横の長さの比率が約１対１．５であるのに対し、被告タラップ２号本体の略長方形部は縦対横の長さの比率が約１対２であるが、縦対横の長さの比率の相違は、看者の注意を引くところとはなり得ず、前記相違点は微差にすぎない。


③　本件登録意匠のタラップ本体においては、一対の突部間は板片で橋絡、結合されているのに対し、被告タラップ２号本体においては、一対の突部間は帯板の前辺内側に金属板を溶接することにより塞がれている。しかし、本件登録意匠のタラップ本体は、前辺と後辺とが平行な環状をなしている点が看者の注意を引くところであるから、突部間の接合形態の相違点は微差にすぎない。④　本件登録意匠のタラップ本体には抜け止めが設けられていないのに対し、被告タラップ２号本体においては、金属板の下端部は帯板から下方に向かってわずかに突出し、下端部に断面略Ｌ字状の抜け止めが形成されている。しかし、抜け止めは付随的に設けられたものであり、タラップ本体が、前辺と後辺とが平行な環状に形成されている点に比して、微差にすぎない。⑤　本件登録意匠のタラップ本体の帯板の断面は屈曲されていないのに対し、被告タラップ２号本体においては、略長方形部の後辺の帯板は、断面く字状にわずかに屈曲されている。しかし、前辺と後辺とが平行な環状に形成されていることに比して、帯板の一部が断面く字状であるか否かの相違点は微差にすぎない。
⑥　本件登録意匠における受金具の凹部の開口部付近は面取りがされていないのに対し、被告タラップ２号の受金具における凹部の開口部付近はわずかに面取りがされている。しかし、受金具はタラップ本体の突部が挟むように取り付けられ、かつ、ボルト頭部を掛けてタラップ本体を受金具に固定するものであるから、受金具が断面コ字形に成形され、かつ、Ｕ字形の凹部が形成されている点が看者の注意を強く引くのであって、前記相違点は微差にすぎない。ｃ　そうすると、被告タラップ２号は本件登録意匠の要部をすべて具備しているものであって、相違点は特に看者の注意を引くものではなく、本件登録意匠と被告タラップ２号の意匠は、意匠全体として、共通点が相違点を凌駕する。したがって、被告タラップ２号の意匠は、本件登録意匠と類似する。
オ　被告受金具による間接侵害
被告受金具は、原告タラップ本体と組み合わせて使用されるが、その場合は、本件登録意匠が構成される。被告受金具は、被告タラップ１号及び２号の構成部分としても使用されるが、被告タラップ１号及び２号は、これまで述べたとおり、本件登録意匠に類似する。そして、被告受金具は、汎用品として他の用途に使用される物ではない。なお、被告タラップ３号については、本件登録意匠に類似することを主張するものではないが、前記(1)カ(ア)ｂで述べたとおり、被告受金具の被告タラップ３号への使用は、形式的、名目的な使用にすぎない。したがって、被告受金具は、本件登録意匠又は本件登録意匠に類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物に当たり、被告が被告受金具を製造販売する行為は、本件意匠権を侵害するものとみなされる（平成１４年法律第２４号による改正前の意匠法３８条）。
カ　原告会社の独占的通常実施権の侵害
前記(1)ア(エ)のとおり、原告Ａは、原告会社に対し、本件意匠権につき、受金具の製造販売について独占的通常実施権を許諾しており、原告会社は、この独占的通常実施権に基づき、原告受金具を製造販売している。したがって、原告会社は、被告に対し、本件意匠権の独占的通常実施権の侵害について損害賠償請求権を有している。
(3)　不正競争防止法
ア　不正競争
(ア)　周知商品表示
ａ　原告タラップ本体及び原告受金具の製造販売の経緯は、前記(1)ア(エ)のとおりである。
ｂ　Ｂが原告タラップを開発するまでは、このようなステップは存在せず、高所作業の足場としては、ロッドの一端を鉄骨の側面に水平に溶接固定することが行われていたが、これでは、足を載せたり把持するのに困難を伴い、滑りやすいという危険性があり、突出量が大きいため作業終了後に取付け基端を除去しなければならないという欠点があった。Ｂの開発したステップ用具は、建造物に対する着脱が容易で、取付け後に足を安定性よく載せることができ、確実に把持可能であるとともに、作業終了後、後続する作業に支障がない程度に除去可能であるという大きな長所を有していたため、販売開始の直後から、建設業界で広く受け入れられ、平成６年５月までには、原告タラップ本体と原告受金具からなる原告タラップは、Ｃの製品として周知となった。そして、原告受金具は、鉄骨に溶接されたまま使い捨てされるため、その販売個数は、原告タラップ本体よりも圧倒的に多く、同月までに、原告受金具はＣの製品として認知され、その形態は、周知の商品表示となっていた。同年６月、原告会社がＢから原告受金具の製造販売を引き継ぎ、同月以降は、原告受金具の形態は、原告会社の周知の商品表示となっていた。
(イ)　被告による商品表示の使用
前記(1)イ(イ)のとおり、被告は、被告受金具を製造販売している。
(ウ)　商品表示の同一又は類似
被告受金具と原告受金具の形態は、凹部の上端が、被告受金具は隅丸に面取りがされているのに対し、原告受金具はそのように面取りがされていない点が異なるだけで、その余は同一であるから、被告受金具の形態は、原告会社の商品表示である原告受金具の形態と同一又は類似である。
(エ)　混同
被告が被告受金具を製造販売することにより、原告会社の商品である原告受金具と混同を生じている。
(オ)　したがって、被告が被告受金具を製造販売することは、不正競争防止法２条１項１号の不正競争に該当する。
イ　営業上の利益の侵害
被告が不正競争を行うことにより、原告会社は、営業上の利益を侵害され、損害を被ったものであり、また、今後も営業上の利益を侵害されるおそれがある。
ウ　故意過失
被告には、不正競争を行うにつき、故意又は過失があった。
(4)　原告会社の損害
ア　一般不法行為に基づく逸失利益の主張
(ア)　原告会社は、被告による本件意匠権及び本件実用新案権についての独占的通常実施権の侵害又は不正競争により、平成１１年９月１日から平成１２年６月３０日までに、８０万個の原告受金具を販売することができなかった。(イ)　原告会社が原告受金具の販売により得る利益は、１個当たり、末端販売価格６０円の３０パーセントに当たる１８円であり、そうでないとしても、２７．６６パーセントに当たる１６．６円である。


(ウ)　したがって、本件意匠権及び本件実用新案権についての独占的通常実施権の侵害又は不正競争による逸失利益相当額の損害は１４４０万円（１４４０万円＝１８円×８０万個）であり、そうでないとしても、１３２８万円（１３２８万円＝１６．６円×８０万個）である。
イ　意匠法３９条１項類推適用、実用新案法２９条１項類推適用(ア)　前記(1)イ(イ)のとおり、被告は、被告受金具を、平成１１年９月１日から平成１２年２月末日までに、３万２０００個販売した。(イ)　原告会社が原告受金具の販売により得る利益は、前記ア(イ)のとおり、１個当たり１８円であり、そうでないとしても、１６．６円である。(ウ)　したがって、本件意匠権及び本件実用新案権についての独占的通常実施権の侵害による損害の額は、原告会社が原告受金具の販売により得る１個当たりの利益に、被告受金具の販売個数を乗じた５７万６０００円（５７万６０００円＝１８円×３万２０００個）であり、そうでないとしても、５３万１２００円（５３万１２００円＝１６．６円×３万２０００個）である。
(5)　結論
よって、原告らは、被告に対し、次のとおり請求する。ア　原告Ａは、本件意匠権又は本件実用新案権に基づき、原告会社は、不正競争防止法２条１項１号、３条１項、２項に基づき、それぞれ、被告に対し、被告受金具の製造販売の差止め、並びに被告の所有に係る被告受金具及びその製造に供せられる金型の廃棄を求める。
イ　原告会社は、被告に対し、本件意匠権及び本件実用新案権についての独占的通常実施権の侵害又は不正競争による損害賠償として１４４０万円及びこれに対する侵害行為又は不正競争の後である平成１２年７月２１日（本件訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延侵害金の支払を求める。
２　請求原因に対する認否及び被告の主張
(1)ア(ア)　請求原因(1)（実用新案権侵害）ア（本件実用新案権）(ア)ないし(ウ)は認める。
(イ)　請求原因(1)ア(エ)の事実のうち、Ｂが平成７年９月２日死亡し、原告Ａが本件実用新案権及び本件意匠権を相続により承継したこと、コンドーテックが原告タラップ本体を製造販売していること、原告会社が原告受金具を製造販売していること、原告タラップのうち、原告タラップ本体は、使用後、受金具から取り外されて再使用が可能であるが、原告受金具は、柱に溶接されるため、再使用ができず、建設現場では大量に使い捨てされる部品であることは認め、その余は不知。イ(ア)　請求原因(1)イ（被告製品の製造販売）(ア)の事実のうち、被告が、平成１１年９月１日から平成１２年２月末日までに、被告タラップ１号本体を３００個製造販売したこと、被告が、平成１２年３月１日から被告タラップ２号及び３号を製造販売していることは認め、その余は否認する。(イ)　請求原因(1)イ(イ)の事実のうち、被告が、被告受金具を、平成１１年９月１日から平成１２年２月末日までに３万２０００個製造販売し、現在も製造販売をしていることは認め、その余は否認する。
ウ　請求原因(1)ウ（被告タラップ１号）は争う。
エ(ア)　請求原因(1)エ（被告タラップ２号）(ア)（被告タラップ２号の構成）のうち、ａ２、ｂ２、ｄ２は認め、ｃ２は否認する。ｃ２の構成は、次のとおりとすべきである。
前記帯板の開口両端部を外側に曲折して、受金具の左右外側面を挟持する間隔の一対の突出部を設ける。前記大きい金属板の延出部の端縁部を外側に曲折して、タラップ部材の突出部と直交する突出部を形成するとともに、帯板の開口部に対応する部分にボルト貫通穴を形成する。前記帯板の突出部と前記金属板の突出部とによって、回転止め部かつ抜け止め部とする。
(イ)　請求原因(1)エ(イ)（文言侵害）のうち、構成ａ２、ｂ２、ｄ２により、構成要件Ａ、Ｄ、Ｅ、Ｆが充足されることは認める。構成ｂ２は構成要件Ｂを充足せず、構成ｃ２は構成要件Ｃを充足しない。
(ウ)　請求原因(1)エ(ウ)（均等成立の要件）は認める。(エ)ａ①　請求原因(1)エ(エ)（均等）ａ（構成要件Ｂにおける相違について）①（均等の第３要件）は争う。
本件明細書の記載（本件実用新案公報第４欄９行ないし１６行）から、構成要件Ｂの「帯板が環状に形成されてなり」の意味は、全体が一定幅の帯板で形成された形態で、接続端部がないシームレス状か、又は一定幅の帯板の端部を強固に溶接して環状に構成したものと解すべきである。これに対し、被告タラップ２号は、上底の中央部が開口する台形状の帯板と大きな金属板の２つの部材からなる台形の環状構造をとった点に特徴がある。本件意匠公報、乙第２４号証には、大きな金属板は開示されておらず、これらに記載されたタラップの本体は、被告タラップ２号本体と同じ効果を発揮し得ない。
被告タラップ２号の大きな金属板による補強構造は、原告タラップに大きなたわみが生じていたことから開発されたものであり、ねじりモーメントの作用する部分を補強し、環状構造を台形状にしてねじりモーメントの作用する部位の長さを短くすること、また、大きな金属板を帯板の内面に重ねて溶接してその部分の帯板の厚さを２倍とし、大きな金属板が帯板の下縁から延出して帯板の高さ寸法を実質的に大きくすることにより、タラップ本体の変形を阻止しており、ボルトナット又はこれらに接する部分のみを補強するものではない。被告タラップ２号の抜け止め部は、タラップ本体の受金具に対する着脱作業を阻害せずにタラップ本体の上下方向への移動を規制するように考案された新たな技術内容であり、特許出願も行っている。乙第７号証に記載された抜け止めは、被告タラップ２号の抜け止めとは、構成、作用効果を異にする。したがって、被告タラップ２号は、その環状構造が構成要件Ｂと相違する点において、均等の第３要件を充足しない。


②　請求原因(1)エ(エ)ａ②（均等の第４要件）は争う。固定用部材の一端部の回転と回転止め部材の回転が、共に固着部材の屈曲部によって阻止される点は、公知の固定用部材と公知の回転止め部材の単なる組合せであり、新規性、進歩性は認められないし、この点は、実用新案登録請求の範囲に記載されていないから、均等の第４要件を検討する場合の基準とはならない。
③　請求原因(1)エ(エ)ａ③（その他の均等の要件）は認める。ｂ①　請求原因(1)エ(エ)ｂ（構成要件Ｃにおける相違について）①（均等の第１要件）は争う。
固定用部材の一端部の回転が固着部材の屈曲部によって阻止される点、及び回転止め部材の回転が固着部材の屈曲部によって阻止される点は、いずれも公知であり、これらを結合することに困難はないから、固定用部材の一端部の回転と回転止め部材の回転が共に固着部材の屈曲部によって阻止されるということは、公知技術の寄せ集めであり、新規性、進歩性は認められず、本件考案の本質的部分とはなり得ない。本件考案の本質的部分は、帯板で形成された環状のステップ部材の背面に回転止め部材を溶接することにより、一対の突部を設けるところにある。
被告タラップ２号においては、構成ｃ２のとおり、台形状の帯板の開口両端部を外側に曲折して一対の突部を形成して回転止め部を構成しており、構成要件Ｃのような、溶接によって帯板に接合される回転止め部材は存在しない。したがって、構成ｃ２と構成要件Ｃの相違は、本件考案の本質的部分に係るものであり、被告タラップ２号は、均等の第１要件を充足しない。②　請求原因(1)エ(エ)ｂ②（均等の第４要件）は争う。前記ａ②のとおり、固定用部材の一端部の回転と回転止め部材の回転が、共に固着部材の屈曲部によって阻止される点は、新規性、進歩性は認められないし、実用新案登録請求の範囲に記載されていないから、均等の第４要件を検討する場合の基準とはならない。
また、タラップ本体から一対の回転止め部を一体的に延出させる構成は、公知である。
したがって、被告タラップ２号は、均等の第４要件を充足しない。
③　請求原因(1)エ(エ)ｂ③（均等の第５要件）は争う。乙第１７号証（平成６年１月１７日付け手続補正書）により行われた補正により、出願当初の実用新案登録請求の範囲の「固着部材の脚部を挟持する間隔で、ステップ部材から径方向外方に向けて突設された左右一対の回転止め突部」という記載は、構成要件Ｃのように改められた。
補正後の本件明細書には、構成要件Ｃに示された構成の回転止め部材の実施例しか記載されておらず、他にどのような実施例があるか不明である。また、帯板により形成された環状のタラップ本体に一対の突部をどのようにして形成するかは、本件考案の本質的部分である。さらに、乙第１７号証と共に提出された乙第１８号証（平成６年１月１７日付け意見書）には、拒絶理由に挙げられた引用例に対する進歩性を獲得するための特徴的部分として、構成要件Ｃの構成が記載されている。このようなことから、前記補正は、拒絶理由を回避するために行われた減縮補正である。
したがって、構成要件Ｃは、減縮補正されたものであり、構成要件Ｃに記載された構成の相違について均等論を適用すべきではなく、被告タラップ２号は、均等の第５要件を充足しない。
④　請求原因(1)エ(エ)ｂ④（均等のその他の要件）は認める。(オ)　請求原因(1)エ(オ)は争う。
オ(ア)　請求原因(1)オ（被告タラップ３号）(ア)（被告タラップ３号の構成）のうち、ａ３、ｂ３、ｄ３は認め、ｃ３は否認する。ｃ３の構成は、次のとおりとすべきである。
前記一対の帯板の先端部を間隔を設けて外側に曲折して、受金具の左右外側面を挟持する間隔の一対の突出部を設ける。前記大きい金属板の延出部の端縁部を外側に曲折して、タラップ部材の突出部と直交する突出部を形成するとともに、帯板の開口部に対応する部分にボルト貫通穴を形成する。前記帯板の突出部と前記金属板の突出部とによって、回転止め部かつ抜け止め部とする。(イ)　請求原因(1)オ(イ)（文言侵害）のうち、構成ａ３、ｂ３、ｄ３により、構成要件Ａ、Ｄ、Ｅ、Ｆが充足されることは認める。構成ｂ３は構成要件Ｂを充足せず、構成ｃ３は構成要件Ｃを充足しない。
(ウ)ａ①　請求原因(1)オ(ウ)（均等）ａ（構成要件Ｂにおける相違について）①（均等の第３要件）は争う。
前記エ(エ)ａ①記載のとおり、構成要件Ｂの「帯板が環状に形成されてなり」の意味は、全体が一定幅の帯板で形成された形態で、接続端部がないシームレス状か、又は一定幅の帯板の端部を強固に溶接して環状に構成したものと解すべきである。これに対し、被告タラップ３号は、表面に凹凸のある丸棒材、特殊な山形形状に形成した一対の帯板、及び帯板の内面の広い範囲にわたって溶接固定されるとともに、帯板の下縁から台形状に延出する大きい金属板からなる環状構造をとった点に特徴があり、本件意匠公報、乙第２４号証に記載されたタラップの本体は、被告タラップ３号本体と同じ効果を発揮し得ない。被告タラップ３号の大きな金属板による補強構造、抜け止め部については、被告タラップ２号についての前記エ(エ)ａ①と同様である。被告タラップ３号は、溶接型を採用することによって４つの形態の異なる構成部材を精度高く環状に形成している点でも、新規性、進歩性を有する。
したがって、被告タラップ３号は、その環状構造が構成要件Ｂと相違する点において、均等の第３要件を充足しない。
②　請求原因(1)オ(ウ)ａ②（均等の第４要件）は争う。被告タラップ２号について（前記エ(エ)ａ②）と同様に、被告タラップ３号は、その構造が構成要件Ｂと相違する点において、均等の第４要件を充足しない。


③請求原因(1)オ(ウ)ａ③（その他の均等の要件）は認める。ｂ①　請求原因(1)オ(ウ)ｂ（構成要件Ｃにおける相違について）①（均等の第１要件）は争う。
前記エ(エ)ｂ①のとおり、本件考案の本質的部分は、帯板で形成された環状のステップ部材の背面に回転止め部材を溶接することにより、一対の突部を設けるところにある。
被告タラップ３号においては、構成ｃ３のとおり、一対の特殊な山形形状に形成した一対の帯板の先端部を間隔を設けて外側に曲折して一対の突部を形成して回転止め部を構成しており、構成要件Ｃのような、溶接によって帯板に接合される回転止め部材は存在しない。
したがって、構成ｃ３と構成要件Ｃの相違は、本件考案の本質的部分に係るものであり、被告タラップ３号は、均等の第１要件を充足しない。②請求原因(1)オ(ウ)ｂ②（均等の第４要件）は争う。被告タラップ２号について（前記エ(エ)ｂ②）と同様に、被告タラップ３号は、均等の第４要件を充足しない。
③　請求原因(1)オ(ウ)ｂ③（均等の第５要件）は争う。被告タラップ２号について（前記エ(エ)ｂ③）と同様に、構成要件Ｃに記載された構成の相違について均等論を適用すべきではなく、被告タラップ３号は、均等の第５要件を充足しない。
カ(ア)ａ　請求原因(1)カ（被告受金具による間接侵害等）(ア)（間接侵害）ａないしｃの事実は否認し、主張は争う。
ｂ　被告タラップ２号及び３号は、本件考案の技術的範囲に属しない。そして、被告タラップ２号は、現実に製造、使用及び販売の実績を積み重ねている。また、被告タラップ３号は、顧客の要望等を取り入れて改善を重ねたものであり、丸棒、山形形状に形成した一対の板及び大きな金属板の四つの部材を、被告が開発した溶接型により精度高く溶接することにより構成されており、安全性や使い勝手等が原告タラップより改良されていることは明らかであり、被告が自社で使用する分も含めて約１年間に８０００台が製造され、現実に販売、使用されている。このように、被告タラップ２号及び３号は、現実に製造、使用、販売されており、単なる形式的、名目的なものではなく、被告受金具の被告タラップ２号及び３号への使用も、単に形式的、名目的な使用ではない。
したがって、被告が被告タラップ２号及び３号の製造販売を開始した平成１２年３月１日以降は、被告受金具には、本件登録実用新案に係る物品の製造以外に使用される用途があったことになるから、被告受金具を製造販売する行為が本件実用新案権を侵害するものとみなされることはない。ｃ　構成要件Ａの固着部材、すなわち本件考案に係る受金具は、乙第６ないし第１０号証に示されているように、従来からボルトを平板等に立設するための金具として、種々の物品の取付構造等に用いられてきたものであることが明らかであり、本件考案の実用新案登録出願前及び本件登録意匠の意匠登録出願前に公知であった。実用新案法は、新規有用な技術の公開の対価として独占を認めるものであるところ、本件考案は、少なくとも周知形態の受金具に装着できる環状タラップの考案に係るものであり、本件考案に係る受金具のような出願前に公知であり従来技術に属する部品は、本来誰でも自由に製造販売できるものであり、実用新案権の独占権は及ばない。そうすると、被告受金具は、実用新案法２条３項の「考案に係る物品」には当たらず、原告タラップ本体と被告受金具を組み合わせて使用することは、修理に当たるとしても、同項の「製造」には当たらない。原告らは、本件考案の特質から、タラップ本体及び受金具の価格を可能な限り低く抑え、原告タラップを市場に普及させて受金具の販売量を増加させることにより新規考案の対価を得ている旨主張するが、タラップの価格を低く押さえて受金具で新規考案の対価を得なければならない必要性は全くなく、単に原告会社の営業方針にすぎない。本件考案の受金具については、周知の形態の受金具をそのまま利用しただけであるから、このような受金具に対して実用新案権の消尽を認めなければ、実用新案品を構成するすべての部品に効力の残存を認めることになるが、このようなことは、社会通念上又は取引慣行上許容されることではない。原告会社は、購入者との間で、受金具が消耗したときに原告会社から受金具を購入する旨の契約を締結することができるから、このような契約がない場合には、購入者が受金具を自由に取り替えることを黙認したとされてもやむを得ない。したがって、被告受金具を原告タラップ本体と組み合わせて使用したとしても、本件実用新案権を侵害することにはならず、この点からしても、被告受金具を製造販売する行為が本件実用新案権を侵害するものとみなされることはない。
(イ)　請求原因(1)カ(イ)（実用新案法２７条１項に基づく妨害予防請求権）のうち、被告が被告受金具の製造販売を行っていることは認め、その余の事実は否認し、主張は争う。
キ　請求原因(1)キ（原告会社の独占的通常実施権の侵害）のうち、原告会社が原告受金具を製造販売していることは認め、その余の事実は否認し、主張は争う。
(2)ア　請求原因(2)（意匠権侵害）ア（本件意匠権）は認める。イ(ア)　請求原因(2)イ（本件登録意匠）(ア)（本件登録意匠の構成）ａ（基本的構成態様）、ｂ（具体的構成態様）は争う。
原告らの主張によれば、本件登録意匠の基本的構成態様として、タラップ本体の帯板につき「略長方形」と記載されているが、本件意匠公報の説明欄に記載されているように、帯板は「長方形」に形成されており、「台形」は含まれないから、「略長方形」ではなく「長方形」とすべきである。原告らの主張によれば、本件登録意匠の具体的構成態様として、タラップ本体の前方に突出する一対の突部間を橋絡、結合している「板片」が記載されているが、「板片」が存在しなければ、基本的構成態様の「貫通孔」も物理的に存在し得ないのであるから、この「板片」は、基本的構成態様の一部として記載すべきである。