本件発明は、上記の樹脂とフェノール樹脂とを併用することによって、半導体装置特有の厳しい要求が満たされることを見出してなされたものである。本件発明の接着テープを用いて半導体装置を作製すると、作製時にワイヤーボンディングミスが生じたり、隣同士のリードピンが接触して電気的な絶縁性が保てなかったり等、半導体装置特有の問題を生じることがなく、不良品の作製割合が低下するという効果を奏するものである。また、本件発明の接着テープは、樹脂封止後、ＰＣＴ（プレッシャークッカーテスト）による過酷な高温高湿の環境下においても、リードピン間の絶縁不良が生じないので、電流リークによる非常に微少な電流（１０－９アンペア）の発生が起こりにくく、したがって、半導体装置の誤作動が生じにくいので、半導体装置の信頼度が高くなるという優れた効果を奏するのである。
(3)　なお、プリント配線板の接着剤に要求される耐湿試験（耐候性試験）によって評価される電気絶縁性と、リードフレームのリードピン間を固定する接着テープにおいて求められる長期信頼性を確保するためのＰＣＴによるリーク電流値の特性とは、本質的に異なる電気的特性であり、このことは、評価方法が相違することからも明らかである。すなわち、プリント配線板に使用する接着剤の電気絶縁性の評価は、ＪＩＳＣ６４８１により、４０℃、９０％ＲＨといういわゆる耐湿試験に基づく加速試験により行われ、これによって材料系の初期不良の把握を行うのに対して、本件発明でいうリーク電流値の評価は、半導体装置の長期信頼性を保証するための信頼性試験の一つであって、その加速試験条件は、本件明細書に記載しているように、ＰＣＴによって行われるのである。
３　取消事由３（本件明細書の記載不備の看過）
原告は、接着テープの接着剤層として使用しているアクリロニトリル－ブタジエンにフェノール樹脂をブレンドしたもの、あるいはブチラール樹脂にフェノール樹脂を添加したものが電流リーク値を低減させることが、実施例によって明らかにされていない以上、本件明細書は、特許法３６条４項の要件を満たしていないと主張する。
しかしながら、明細書において、特許請求の範囲に記載されている事項のすべての場合についての実施例を記載しなければならないものではなく、実施例は、特許出願人が最良の結果をもたらすと思うものをなるべく多種類掲げて記載し、必要に応じ具体的数字に基づいて事実を記載すれば足りるのである。アクリロニトリル－ブタジエン共重合体及びブチラール樹脂の場合について、電流リークを低減させることの実施例がなくても、実施例に記載の樹脂の場合と同様に実施してみることは、当業者ならば適宜なし得ることである。
４　取消事由４（発明未完成の看過）について
原告は、本件明細書の特許請求の範囲には、アクリロニトリル－ブタジエン共重合体あるいはブチラール樹脂にフェノール樹脂を配合した接着剤を使用する場合について記載されているものの、この発明を実証する記載は全くないから、本件発明は、全く実体のない特許発明を含むものであり、本件発明をすべて完成している発明とした審決の認定判断は誤っていると主張する。しかし、本件明細書に、原告指摘の実施例が記載されていなくても、本件明細書には、アクリロニトリル－ブタジエン共重合体及びブチラール樹脂についても、当業者ならば容易に実施できる程度に記載されているのであるから、実施例がないからといって発明が未完成であるということにはならない。実施例は、出願人が最良の結果をもたらすと思うものをなるべく多種類掲げて記載し、必要に応じ具体的数字に基づいて事実を記載すれば足りるのである。アクリロニトリル－ブタジエン共重合体及びブチラール樹脂は、実施例で開示されているポリアクリロニトリル樹脂、ポリアクリル酸ブチル樹脂、エポキシ樹脂と、接着剤樹脂として同効物であると認められるから、これらの場合に、電流リークを低減させることの実施例がなくても、発明が未完成であるということにはならない。また、原告は、甲第２３号証（審判の甲第１９号証）を挙げて、具体的にアクリロニトリル－ブタジエン共重合体にフェノール樹脂を添加した接着剤についての発明は、後願の発明において完成したものである旨主張する。しかし、甲第２３号証の宣誓書で述べられている実験は、本件発明に関する実験ではなく、甲第２２号証（審決甲第１８号証）の米国特許出願（本件発明を改良したものとして出願された発明に係る出願）に関してなされたものである。原告の主張は、失当である。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（登録時明細書の訂正の適否についての認定判断の誤り）について(1)　登録時明細書の特許請求の範囲中の「アクリルニトリル樹脂」を「ポリアクリルニトリル樹脂」と訂正することが特許請求の範囲を減縮することになるか否か、について検討する。
「アクリロニトリル」が、ＣＨ２＝ＣＨＣＮという構成を有する化合物であること、「ポリアクリロニトリル」が、上記アクリロニトリルの単独重合物であ
り、
との構造を有する物質であることは、乙第３号証（昭和３８年５月２８日丸善株式会社発行の「化繊便覧」４５７頁）、乙第１１号証（昭和３５年３月３０日共立出版株式会社発行の「化学大辞典１」）から明らかである。そうすると、「ポリアクリルニトリル樹脂」とは、一般的な用語例に従えば、「ポリアクリルニトリル」の「樹脂」ということになるから、これによる限り、アクリロニトリルの単独重合物である「ポリアクリルニトリル」が「樹脂」の性状となっているものを意味することになり、このようなものとして理解するのが、最も自然であるということができる。
甲第３号証の１（訂正請求書）によれば、被告は、アクリロニトリル樹脂及びアクリル酸エステル樹脂について、それが単独重合体のほかに共重合体をも包含する表現であると考え、これらを実施例１に記載された単独重合体のみを意味する表現に訂正する目的で、登録時明細書の特許請求の範囲中の「アクリルニトリル樹脂、アクリル酸エステル樹脂」との記載を、「ポリアクリルニトリル樹脂、ポリアクリル酸ブチル樹脂」と訂正し、この訂正に伴い、発明の詳細な説明中の同様の記載も訂正し、特許請求の範囲に包含されなくなった実施例２を削除したものであることが認められ、これによれば、被告は、本件明細書において、「ポリアクリルニトリル樹脂」という語を、上記一般的な用語例に従って使用することを明らかにし、これを本件明細書自体に反映させたものであることが明らかである。原告は、「ポリアクリルニトリル樹脂」が「ポリアクリロニトリル繊維」と同じように用途を含めた一般的な名称であることを前提に、「アクリロニトリル樹脂」と「ポリアクリロニトリル樹脂」とは同義語であり、いずれもアクリロニトリルの共重合体よりなる合成樹脂あるいはこれを包含する合成樹脂をも意味するものであって、アクリロニトリルの単独重合体のみからなる合成樹脂と理解することはできないと主張する。


しかしながら、本件全証拠を検討しても、「ポリアクリルニトリル樹脂」が「ポリアクリロニトリル繊維」と同じように用途を含めた一般的な名称であるとか、「アクリルニトリル樹脂」と「ポリアクリルニトリル樹脂」とは同義語であり、いずれもアクリロニトリル共重合体よりなるあるいはこれを包含する樹脂をも意味するとかいったことを裏付ける証拠を見出すことはできない。原告が、その主張を裏付ける資料であるとして提出している甲第４６号証（高分子学会編高分子辞典）を検討すると、「ポリアクリロニトリル」の項には、「ポリアクリロニトリルは単一の重合体として利用されることはほとんどなく、いろいろの単量体との共重合体として合成繊維や合成樹脂の形で使用される。」（６６１頁右欄８行～１１行）との記載があり、続いて、その合成繊維や合成樹脂の例として、「アクリロニトリル樹脂」、「アクリロニトリル－ブタジェン－スチレン樹脂」、「アクリロニトリル－ブタジェンゴム」、「ポリアクリロニトリル繊維」が挙げられている（６６１頁右欄１２行～１５行）。また、「ポリアクリロニトリル繊維」の項には、「繊維製品の品質表示規格によると、アクリロニトリルを主成分とする共重合体で、その重量割合が５０％以上のものをアクリル、それよりも低いものをアクリル系という」（６６１頁右欄１７～２１行）との記載があり、「アクリロニトリル樹脂」の項目には、「アクリロニトリルは単一な重合体として使用されることはほとんどなく、成形用プラスチックとしても共重合体が使用されている。」（６頁右欄２０～２３行）との記載がある。「ポリアクリロニトリル樹脂」という項目はない。
上記記載によれば、アクリロニトリルは、その単独重合体、すなわち、「ポリアクリロニトリル」として使用されることは、ほとんどなく、特に、繊維業界においては、アクリロニトリルを主成分とする共重合体からなる繊維についても「ポリアクリロニトリル繊維」と呼んでいることが認められるものの、繊維業界に、このような用語例があるからといって、直ちに、「ポリアクリロニトリル樹脂」という化合物の性状を示す語についてまで、「繊維」の場合と同様に、アクリロニトリルの共重合体をも含むものとして一般に使用されていると認めることはできない。しかも、アクリロニトリルがその単独重合体の「ポリアクリロニトリル」として使用される場合もあることは明らかであり、このような単独重合体の「ポリアクリロニトリル」が樹脂の形態をとるとき、これを「ポリアクリロニトリル樹脂」と称するのは当然である。そして、登録時明細書（甲第２号証）をみれば、被告は、特許請求の範囲及び発明の詳細な説明において、この意味で「ポリアクリロニトリル樹脂」の語を使用していることが明らかである。したがって、一般的な用語例に従ってなされた本件明細書の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明中の「ポリアクリロニトリル樹脂」の記載をもって、「アクリロニトリル樹脂」と同義であるなどと解する余地はない。原告の上記主張は、失当というほかない。
(2)　原告は、本件発明に独立特許要件としての進歩性を認めるためには、登録時発明と比較して進歩性を有するかについて判断しなければならなかったにもかかわらず、審決は、上記の点について何ら判断をしていない旨主張するが、採るを得ない。訂正を認めるための要件の一つである独立特許要件の判断において比較の対象になるべきは、従来技術（特許法２９条１項各号所定の発明）であって、訂正請求前の特許請求の範囲に係る特許発明ではないことは、論ずるまでもないところだからである。訂正請求前のものが比較の対象になり得るのは、それが出願時における上記の意味での従来技術に該当するとき、該当する限りにおいてのことにすぎない。
２　取消事由２（本件発明の進歩性についての判断の誤り）について(1)　原告は、本件発明におけるポリアクリロニトリル樹脂は、アクリロニトリルの単独重合体のみからなる樹脂だけではなく、アクリロニトリルと他のモノマーとの共重合体からなる樹脂とをも包含する概念と解すべきであるから、この場合、甲第５号証に記載された三元共重合体も本件発明におけるポリアクリロニトリル樹脂に該当するものと解されるとし、これを前提として、本件発明の接着テープを構成する接着剤と甲第５号証及び第６号証記載の接着剤とは本質的に異なる材料であるとした審決の認定を非難する。
しかし、本件発明におけるポリアクリロニトリル樹脂が、単独重合体である「ポリアクリロニトリル」が樹脂の性状となったものを意味するものであることは、前記認定のとおりであり、そうすると、原告の上記主張は、誤った前提に立つものであり、失当というほかない。
(2)　次に、本件発明が容易に推考し得たものであるか否かについて検討する。(イ)　甲第５号証（米国特許第３，７２８，１５０号。特許発行日１９７３年（昭和４８年）４月１７日）には、ポリイミドフィルムの上を、アクリル接着剤組成物で被覆した接着フィルムであり、そのアクリル接着剤組成物が、１５～５０重量％のアクリロニトリル、メタクリロニトリル又は混合物の重合体、８４～４５重量％のブチルアクリレート、エチルアクリレート、２－エチルヘキシルアクリレート、ラウリルアクリレートまたはそれらの混合物、及び１～５重量％のメタクリル酸、アクリル酸、イタコン酸またはそれらの混合物の重合体であり、架橋性樹脂としてフェノール樹脂を包含させたものから構成されるという技術（特許請求の範囲の請求項１参照）が記載されていることが認められる。また、同号証によれば、「本発明のアクリル接着剤を塗布されたポリイミドフィルムは、種々のタイプのラミネート製品に特に好適であり、そして特に良好な接着性を示す。多層に塗布されたポリイミドフィルムに種々の金属箔、特に銅をラミネートすることによって回路基板を構成する所において、ひときわ優れた結果を得ることができる。これらの接着剤を塗布したフィルムは、種々のタイプの基板をラミネートする際に良好な接着性を示す。」（６欄６４行～７２行）との記載があることが認められる。


(ロ)　甲第７号証（特開昭５４－１２５２８４号公報）には、「アクリロニトリルブタジエン共重合体３０～６５重量％、エポキシ樹脂５～４０重量％、およびエポキシ樹脂と架橋性を有しないアルキルフェノール樹脂１５～５０重量％からなる接着剤組成物を介して合成樹脂絶縁シートと金属箔とを連続して加熱圧縮することを特徴とするフレキシブル印刷配線板の製造方法。」（特許請求の範囲）、「接着剤組成物は合成樹脂絶縁シートおよび金属箔両者との強固な接着性、優れた耐熱性および高度な電気絶縁性が要求される。」（１頁右下欄７行～９行）、「合成樹脂絶縁シートおよび金属箔との接着性、耐熱性をひととおり満足しうる組成物として例えば、ナイロン－エポキシ混合物があるが、このものは電気絶縁性、特に高湿下における絶縁抵抗の低下が著しく、したがって用途が限定される欠点がある。また、このような電気絶縁性が改良された組成物としてポリビニルブチラール－エポキシ－フェノールホルマリン樹脂混合物、あるいはポリエステル－イソシアネート混合物などがある」（１頁右下欄１５行～２頁左上欄４行）、「本発明のフレキシブル印刷配線板製造方法により、強固な接着性、優れた耐熱性、高度な電気絶縁性特に高湿下での絶縁特性に優れた性能が得られ、」（２頁右上欄１２行～１５行）、「フェノール樹脂は、アクリロニトリルブタジエン共重合体との架橋性がすぐれ、かつエポキシ樹脂とは架橋しないアルキルフェノール樹脂が使用できる。」（２頁右下欄末行～３頁左上欄３行）、「測定方法　絶縁抵抗、引き剥し強さ、はんだ耐熱性は、ＪＩＳＣ６４８１に依った。※印は４０℃、湿度９０％で測定した。」（４頁右下欄１行～４行）（判決注、「※印」は絶縁抵抗の処理条件である。）との記載があることが認められる。
(ハ)　甲第８号証（実開昭５４－８８２６８号に係る明細書）には、「半導体ペレット接続用タブと該タブの周辺にビーム状に配置された複数のリードからなるＩＣ用リードフレーム上に該タブの支持リードに直交して、または該タブを取り囲んで前記ビーム状に配列された複数のリード先端部を１ｍｍ以上残して熱硬化性の耐熱性接着剤を片面に塗布した耐熱性で且つ熱伸縮性のない絶縁テープを貼着してなるＩＣ用リードフレーム。」（実用新案登録請求の範囲）が図面とともに記載されていることが認められる。
(ニ)　甲第４号証（「パイララックス」のパンフレット）には、「リードフレームテーピング用パイララックス（登録商標）ＷＡ／Ｋ塗布可撓性複合物」の見出しの下で、「パイララックスＷＡ／Ｋは、Ｂ段階のＷＡアクリル接着剤のコーティングされたカプトン（登録商標）ポリイミドフィルムからなる複合剤の１つです。パイララックスＷＡ／Ｋは、可撓性印刷回路基板へ適用できる他、複式インラインパッケージの製造時に個々のリードピンの共平面性と安定性を維持するためリードフレームのテープ付用に利用されてきました。」（１頁左欄１行～７行）などとの記載があり、甲第２９号証の１（１９９６年７月９日付け【Ｇ】の陳述書）によれば、上記パンフレットは、１９８２年（昭和５７年）７月に米国で印刷され、遅くとも１９８３年（昭和５８年）には、我が国において頒布されたことが認められる。
なお、上記甲第２９号証の１及び甲第２８号証（１９９６年４月８日付けエドワード　エル　ユアンの宣誓供述書）、甲第３４号証（１９９７年２月２８日付けエドワード　エル　ユアンの「宣誓書」）によれば、上記パイララックスＷＡ／Ｋで使用される「アクリル接着剤」は、フェノール樹脂とアクリロニトリル／ブチリルアクリレート／メタクリル酸の共重合体を含有していることが認められる。しかし、本件全証拠を検討しても、デュポン社が、本件発明の特許出願前に、パイララックスＷＡ／Ｋで使用される「アクリル接着剤」について、フェノール樹脂とアクリロニトリル／ブチリルアクリレート／メタクリル酸の共重合体を含有するものであることを公表したことを認めるに足りる証拠がない。このような場合、当業者が、上記「アクリル接着剤」の組成を知るためには、製品を購入したうえで、化学分析を行わなければならないのであるから、このような事情の下では、本件発明の特許出願時には、パイララックスＷＡ／Ｋに「アクリル接着剤」が包含されていることが公知となっていたにすぎず、パイララックスＷＡ／Ｋがフェノール樹脂とアクリロニトリル／ブチリルアクリレート／メタクリル酸の共重合体を含有するものであることまで公知となっていたと認めることまではできないというべきである。
(3)　上記(イ)ないし(ニ)認定の各事実を総合すると、本件発明の特許出願当時には、組成として、「１５～５０重量％のアクリロニトリル、メタクリロニトリル又は混合物の重合体、８４～４５重量％のブチルアクリレート、エチルアクリレート、２－エチルヘキシルアクリレート、ラウリルアクリレートまたはそれらの混合物、および１～５重量％のメタクリル酸、アクリル酸、イタコン酸またはそれらの混合物の重合体であり、交叉結合性樹脂としてフェノール樹脂を包含させた」アクリル接着剤、あるいは、「アクリロニトリルブタジエン共重合体３０～６５重量％、エポキシ樹脂５～４０重量％、およびエポキシ樹脂と架橋を有しないアルキルフェノール樹脂１５～５０重量％からなる」接着剤やナイロン－エポキシ混合物、ポリビニルブチラール－エポキシ－フェノールホルマリン樹脂混合物からなる接着剤を、プリント基板用の接着剤として使用するという技術が開示されていたこと、また、「熱硬化性の耐熱性接着剤」又は「アクリル接着剤」を、半導体装置用リードフレームのリードピン間を固定するための接着テープの接着剤層として使用するという技術が開示されていたことが認められる。
以上によれば、半導体装置用リードフレームのリードピン間を固定するための接着テープの技術分野においても、当業者が、「アクリルニトリル樹脂、アクリル酸エステル樹脂、エポキシ樹脂、アクリルニトリル－ブタジエン共重合体及びブチラール樹脂から選択された少なくとも１つの樹脂」に、架橋性樹脂としてフェノール樹脂を加えたものを接着テープとして使用するという技術に想到することは、さほど困難なことではなかったものというべきである。(4)　そこで、次に、作用効果の面から本件発明の進歩性について検討する。(イ)　甲第３号証の１及び２によれば、本件明細書には、次の記載があることが認められる。
「いわゆるプレッシャークッカーテスト（圧力２気圧、温度１２１℃）により特性検査を行う時、テストの経過時間とともに次第にテープ部分を導通して電流が流れる現象が顕著になり、プレッシャークッカーテストの開始時に１０－１４～１０－１５アンペア程度であった電流の導通（以下、電流リークという）が、５００時間
経過後には、１０


－４～１０－５アンペア程度にまで変化する。プレッシャークッカーテスト５００時間経過後の電流リーク値は、１０－９アンペア程度より小さくないと実用上支障があるといわれている。」（１頁末行～２頁７行）「本発明は、以上の情況に鑑み、この様な電流リークの小さい接着テープを開発するために鋭意検討を重ね、接着剤層の少なくとも一つの成分として、フェノール樹脂を使用すればこの電流リーク値を著しく低減させることができるという驚くべき事実を見出だし、本発明に到達したものである。」（２頁９行～１２行）
「実施例　１
ポリアクリルニトリル樹脂３０部
ポリアクリル酸ブチル樹脂２０部
レゾール型フェノール樹脂１０部
以上の樹脂をメチルエチルケトンに溶解し塗工液とし、５０μｍのポリイミドフィルム（商品名：カプトン、デュポン社製）にリバースロールを使用して塗工乾燥し、約２５μｍの接着剤層を有する接着テープを作製した。・・・
同様に比較用サンプルとして、
ポリアクリルニトリル樹脂５０部
ポリアクリル酸ブチル樹脂３０部
をメチルエチルケトンに溶解し塗工液とし、５０μｍのポリイミドフィルム（商品名：カプトン、デュポン社製）に塗布して接着テープを作製した。この接着テープを使用して、同様に半導体パッケージを作製した。これ等のサンプルについて、プレッシャークッカーテストを実施したところ、第１図のように本発明の接着テープを使用したものは、電流リーク値（２）の初期値が１０－１５アンペアであったものが、５００時間経過後も１０－１３アンペアに変化したのみで良好であるのに対し、比較用の接着テープを用いたものは、５００時間経過後の電流リーク値（１）が１０－５アンペアまで低下した。」（３頁２行～２４行）
「実施例　２
接着剤として、下記組成のものを使用した以外は、実施例１と全く同様にして接着テープのサンプルを作製した。
エピコート１００（油化シェル製品）１００部
ジシアンジアミド                　　　４部レゾール型フェノール樹脂        　　４０部同時にフェノール樹脂を含まない下記組成の接着剤層を設けた接着テープを比較用サンプルとした。
エピコート１００（同上）        　１００部ジシアンジアミド                　　　４部プレッシャークッカーテストの結果を第２図に示す。第２図の曲線３及び４に示される如く、フェノール樹脂を含有する接着剤層を持つ接着テープを使用した半導体パッケージのサンプルは、その電流リーク値の変化がフェノール樹脂を含まない組成の接着剤層を持つ接着テープを使用した場合に比べ、著しく優れていることがわかる。」（３頁２５行～４頁１０行）
「以上のことから明らかなように、本発明による接着テープは、電流リークがなく、耐熱性もよく、半導体装置用リードフレームのリードピン間固定のための接着テープとして実用性の高いものである。」（４頁１２行～１４行）(ロ)　本件発明の願書添付図面の第２図には、曲線３では、電流リーク値の初期値が約１０－１５アンペアであったものが、５００時間経過後に約１０－５アンペアに変化したこと、曲線４では、電流リーク値の初期値が１０－１５アンペアであったものが、５００時間経過後に約１０－１４アンペアに変化したことが示されている。（甲第３号証の２の第２図）
(ハ)　弁論の全趣旨によれば、上記実施例２で使用されたもののうち、レゾール型フェノール樹脂以外のものが、エポキシ樹脂の製品であることは明らかである。
(ニ)　上記(イ)ないし(ハ)の事実によれば、実施例１については、ポリアクリロニトリル樹脂、ポリアクリル酸ブチル樹脂とフェノール樹脂からなる接着剤のサンプルと、ポリアクリロニトリル樹脂、ポリアクリル酸ブチル樹脂のみからなりフェノール樹脂を欠く接着剤のサンプルとについて、プレッシャークッカーテストで比較試験をしたところ、前者については、電流リーク値の初期値が１０－１５アンペ
アであったものが、５００時間経過後も１０
－１３アンペアに変化したのみで良好であ
ったのに対し、後者については、５００時間経過後の電流リーク値が１０－５アンペアまで低下するという結果が得られたこと、また、実施例２については、エポキシ樹脂とフェノール樹脂からなる接着剤のサンプルと、エポキシ樹脂のみからなりフェノール樹脂を欠く接着剤のサンプルとについて、プレッシャークッカーテストで比較試験をしたところ、前者については、電流リーク値の初期値が約１０－１５アンペ
アであったものが、５００時間経過後も約１０
－１４アンペアに変化したのみで良好で
あったのに対し、後者については、５００時間経過後の電流リーク値が約１０
－５ア
ンペアまで低下するという結果が得られたことが認められる。(ホ)　以上によれば、本件発明は、「半導体装置用リードフレームのリードピン間を固定するための接着テープ」という技術分野において、ポリアクリロニトリル樹脂、ポリアクリル酸ブチル樹脂とフェノール樹脂とからなる接着剤、及び、エポキシ樹脂とフェノール樹脂とからなる接着剤のサンプルについて、それぞれ試験を行い、圧力２気圧、温度１２１℃、相対湿度（ＲＨ）１００％（プレッシャークッカーテスト。乙第１３号証の１１０６頁左欄６行目～１０行目、乙第１４号証参照）という高圧、高温、高湿下における絶縁抵抗の低下において、５００時間経過後においても低い電流リーク値を維持したままで、従来技術にみられる電流リークの低下が著しく改善されたことから、「接着剤層の少なくとも一つの成分として、フェノール樹脂を使用すればこの電流リーク値を著しく低減させることができる」（甲第３号証の２の２頁１０行及び１１行）という顕著な効果を見出したものとして、これを発明としたものである、ということができる。前記(2)(ロ)記載のとおり、プリント基板の接着剤の技術分野において、高度な電気絶縁性のほか、高湿下における絶縁抵抗の低下への対策が技術課題の１つとなっていたことが認められるものの、この場合には、絶縁抵抗の検査をＪＩＳＣ６４８１に従い、４０℃、湿度９０％という条件で行っていたのに対し、本件発明のプレッシャークッカーテストでは、圧力２気圧、温度１２１℃、相対湿度（ＲＨ）１００％という条件の下に５００時間置いて試験をするというものであって、本件発明で得られた電気特性は、従来の検査によって明らかにされる従来技術のものの比ではなく、従来技術から予測される範囲を超えるものと認められる。そうすると、このような電気特性を満足し、顕著な効果を奏する本件発明を、本件発明の出願当時の技術から当業者が容易に想到し得たものとすることはできない、というべきである。
(5)　原告は、本件明細書の記載を見ても、特にアクリロニトリル単独重合体を使用したことが共重合体を使用した場合に比して効果上どのような差異があるか不明であり、登録時明細書におけるポリアクリロニトリル樹脂を使用した実施例１と、アクリル酸、ブチルアクリレート及びメチルアクリレートの共重合体を使用した同実施例２とを対比しても、両者間に格別顕著な差異があるとはいえない旨主張する。


しかしながら、本件発明の進歩性を検討するに当たって、比較の対象とすべきは従来技術であって、本件明細書の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明に記載されていたアクリロニトリルの共重合体に係る発明ではないことは論ずるまでもないことであるから、原告の主張は、主張自体失当という以外にない。３　取消事由３（明細書の記載不備についての判断の誤り）について特許を受けようとする者が特許庁長官に提出すべき願書には、出願人の氏名又は名称及び住所又は居所、発明の名称、発明者の氏名及び住所又は居所を記載しなければならず（平成８年法律第６８号による改正前の特許法３６条１項）、願書には、明細書及び必要な図面を添付し、その明細書には、発明の名称、図面の簡単な説明、発明の詳細な説明、特許請求の範囲を記載しなければならず（平成２年法律第３０号による改正前の同法同条２項）、発明の詳細な説明には、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載しなければならない（平成６年法律第１１６号による改正前の同法同条４項）ものと定められている。
本件発明は、その特許請求の範囲の記載からみて、①支持体フィルム上に接着剤層を設けてなる、半導体装置用リードフレームのリードピン間を固定するための接着テープに於いて、②該接着剤層が、ポリアクリロニトリル樹脂、ポリアクリル酸ブチル樹脂、エポキシ樹脂、アクリロニトリル－ブタジエン共重合体及びブチラール樹脂から選択された少なくとも１つの樹脂と、③フェノール樹脂とよりなる樹脂成分を含有する、④ことを特徴とする接着テープ、という構成からなっているものであることが明らかである。
そこで、発明の詳細な説明をみると、実施例１につき、
「ポリアクリルニトリル樹脂３０部
ポリアクリル酸ブチル樹脂２０部
レゾール型フェノール樹脂１０部
以上の樹脂をメチルエチルケトンに溶解し塗工液とし、５０μｍのポリイミドフィルム（商品名：カプトン、デュポン社製）にリバースロールを使用して塗工乾燥し、約２５μｍの接着剤層を有する接着テープを作製した。」（甲第３号証の２の３頁３行～８行）と、実施例２につき、
「接着剤として、下記細成のものを使用した以外は、実施例１と全く同様にして接着テープのサンプルを作製した。
エピコート１００（油化シェル製品）１００部
ジシアンジアミド                　　　４部レゾール型フェノール樹脂        　　４０部」（甲第３号証の２の３頁２６行～４頁１行）と、それぞれ記載されており、この接着テープが、半導体装置用リードフレームのリードピン間を固定するための接着テープであることは自明であるから、実施例１及び同２には、上記①ないし④の構成のすべてが記載されているものと認められる。
そうすると、②中の「ポリアクリルニトリル樹脂、ポリアクリル酸ブチル樹脂」や「エポキシ樹脂、」以外の樹脂、すなわち、「アクリロニトリル－ブタジエン共重合体及びブチラール樹脂」についての実施例が記載されていないとしても、当業者であれば、実施例１及び２と同様にして極めて容易に再現することができることが明らかである。
なお、接着剤層の成分として、アクリロニトリル－ブタジエン共重合体あるいはブチラール樹脂と、フェノール樹脂とよりなる樹脂成分を採用したものの効果につき、試験による直接の裏付けを欠いていても、それを完成した発明とみて差し支えないことは、後記４のとおりである。
したがって、本件明細書中には、接着剤層の成分として、アクリロニトリル－ブタジエン共重合体やブチラール樹脂と、フェノール樹脂とよりなる樹脂成分を含有する場合について実施例の記載がないことを根拠に、本件明細書が特許法３６条４項の要件を満たしていないとする原告の主張は、失当というほかない。４　取消事由４（発明未完成についての判断の誤り）について(1)　原告は、本件発明の訂正後の特許請求の範囲には、アクリロニトリル－ブタジエン共重合体又はブチラール樹脂にフェノール樹脂を配合した接着剤を使用する場合について記載されているものの、本件発明に係る出願の当時、この発明を実証するものは全くなかったから、本件発明は、未完成の発明を含むものである旨主張するので、検討する。
(2)　本件発明の特許性の根拠となるのが、予想を超えた特定の顕著な効果であることは、既に述べたところから明らかである。
一般に、発明のこのような予想を超える特定の効果については、とりわけ、化学に関する発明の場合、試験してみないとその存否が分からないのが通例であることは、当裁判所に顕著であるから、例えば、試験するまでもなくその存在を肯定することを許すような特別の事情のない限り、発明が完成したといえるためには、当該効果が試験結果によって確認されていることが必要であるというべきである。
効果を確認するための試験結果は、特許請求の範囲に係る発明が完成されたものであることを証明するものであればよいわけであるから、その試験は、必ずしも網羅的である必要はないというべきであるものの、発明が完成されたといえるためには、それがいまだ着想の域を出ないものであってはならないことは自明であり、少なくとも、出願当時の技術水準の下で、当業者において、当該効果があると確信し得る程度の試験結果が得られていることを要するものというべきである。(3)　本件についてみると、前記認定のとおり、実施例１においては、ポリアクリロニトリル樹脂、ポリアクリル酸ブチル樹脂とフェノール樹脂からなる接着剤のサンプルについて、実施例２においては、エポキシ樹脂とフェノール樹脂からなる接着剤のサンプルについて、長時間経過後においても低い電流リーク値を維持したままで、従来技術にみられる電流リークの低下が著しく改善されるという顕著な効果を奏することが試験によって確認されている。


平成１７年(行ケ)第１０００７号　審決取消請求事件（平成１７年８月１０日口頭弁論終結）判決
原　　　　　　告A
被　　　　　　告特許庁長官　　中　嶋　　誠
指定代理人濱   野友          茂
同佐     藤秀    一
同野   元久道
同小   曳満昭
同宮   下正之
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
特許庁が不服２００２－１９０６９号事件について平成１６年４月５日にした審決を取り消す。
第２　当事者間に争いのない事実及び証拠上明白な事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，平成４年７月１１日，発明の名称を「論理回路による記憶回路」として特許出願（特願平４－２５５２９７号）をし，その一部につき，平成１０年１月１６日，発明の名称を「記憶回路」として新たな特許出願（特願平１０－４０９１９号，以下「本件出願」という。）をしたが，平成１４年７月２３日（発送日），拒絶査定を受けたので，同年８月２６日，これに対する不服の審判の請求をした。特許庁は，これを不服２００２－１９０６９号事件として審理した結果，平成１６年４月５日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同月２４日，その謄本を原告に送達した（審決謄本の送達日につき甲１３）。
２　特許請求の範囲の記載
本件出願の願書に添付した明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の記載は，次のとおりである。
【請求項１】記憶しようとする情報を送る導線がその入力端子に接続されたＯＲの出力端子を，記憶しようとする情報を送る導線が接続されてない，このＯＲの入力端子に接続し，Ｈによりセットし，Ｈを循環させることによりセットした状態（記憶した状態）を維持することを特徴とする記憶回路。その例を「図９」に示した。
【請求項２】Ｈ，Ｌを循環させることによって，それぞれ，セットした状態，セットする前の状態を維持している記憶回路において，セットした状態で，Ｈ，セットする前の状態でＬが循環している導線を切断し，その切断された導線の切断する前において信号を出力していた方にＮＯＴの入力端子を接続し，そのＮＯＴの出力端子をＮＯＲの一つの入力端子に繋げ，そのＮＯＲの出力端子を切断されたまだ接続されていない，もう片方の導線に接続し，循環しているＨを一時的にＬにすることによりそのＮＯＴに接続されたＮＯＲによってリセットすることを可能にしたことを特徴としたリセット機能を果たす回路（「図１１」にその例を示した），この回路を「請求項１」の回路に接続したものを「図１０」に示した。（以下，【請求項１】の発明を「本願発明１」，【請求項２】の発明を「本願発明２」という。なお，別紙(1)図９～１１参照）
３　審決の理由
審決は，別添審決謄本写し記載のとおり，①分割出願である本件出願については，適法な分割出願とは認められないから，出願日は遡及せず，本件出願日は平成１０年１月１６日であるとした上，②本願発明１については，「初歩のディジタル回路２　ディジタル情報回路の基礎」（宮本義博著，昭和６０年７月株式会社技術評論社発行，以下「引用例１」という。）に記載された発明（以下「引用発明１」という。）に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものと認められ，③本願発明２については，特開昭６３－１９７１１３号公報（以下「引用例２」という。）に記載された発明（以下「引用発明３」という。）及び引用例１に記載された他の発明（以下「引用発明２」という。）に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものと認められるから，いずれも特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないとした。
第３　原告主張の審決取消事由
審決は，(1)審決手続に違法があり（取消事由１），(2)分割出願の適法性についての判断を誤り（取消事由２），(3)本願発明２の要旨認定を誤り（取消事由３），(4)引用例１及び２の頒布時期の認定を誤り（取消事由４），(5)引用発明３の認定を誤り（取消事由５），(6)本願発明２と引用発明３の相違点についての判断を誤り（取消事由６），その結果，分割出願の遡及効を認めず，かつ，引用発明２及び３に基づいて当業者が容易に本願発明２に想到し得たとの誤った結論を導いたものであって，違法であるから，取り消されるべきである。なお，本願発明１の容易想到性についての審決の認定判断は争う。
１　取消事由１（審決手続の違法）
(1)　原告が本件拒絶査定不服審判に関し特許庁から送達を受けた審決書には，審決をした審判官の押印がないから，「審決書には，審決をした審判官が記名押印しなければならない。」と定める特許法施行規則５０条の１０の規定に違反している。
(2)　また，上記審決書には，審決の日の記載がないから，特許法１５７条２項に違反している。特許庁の書類は，例えば，拒絶理由通知には「発送日」，「起案日」と複数の意味の異なる日付が記載されているのに，審決には，単に「平成１６年４月５日」と記載されているのみであって，これが審決日であるとはいえない。(3)　被告は，本件明細書の特許請求の範囲の請求項２の記載が誤っていると考えるのであれば，原告に対し，これを正しい表現に書き替えるように求めるのが被告の義務である。被告が上記義務を果たさずに，特許を与えない審決をするのは違法である。
(4)　以上のとおり，審決手続に違法があるから，審決は，取り消されるべきである。


２　取消事由２（分割出願の適法性についての判断の誤り）(1)　審決は，分割出願に係る本件出願について，「本願（注，本件出願）は，平成４年７月１１日に出願した特願平４－２５５２９７号・・・の一部を平成１０年１月１６日に新たな特許出願としたものであるが，本願請求項１に係る発明及び図９の回路に関し，ＯＲ回路の出力をＯＲ回路の一方の入力に直接帰還させる構成は原出願の出願当初の明細書又は図面・・・に記載されておらず，また，原出願当初明細書等の記載から自明の構成であるとも認められない。・・・よって，本願は適法な分割出願とは認められないから，出願日は遡及されず，本願出願日は平成１０年１月１６日である。」（審決謄本１頁下から第２段落～昀終段落）と判断した。
(2)　しかし，本件出願が適法な分割出願であり，それを審査官が認めていたことは，審査の拒絶理由通知にも拒絶査定にもこの点についての記載がないことから明らかである。特許法１５８条は，「審査においてした手続は，拒絶査定不服審判においても，その効力を有する。」と規定しているから，審判官が，審査段階における上記判断を覆すことはできない。
(3)　また，審判長は，拒絶理由通知（甲９）において，「ＮＯＲ回路（注，「ＯＲ回路」の誤記と認める。）の出力をＮＯＲ回路（注，「ＯＲ回路」の誤記と認める。）の一方の入力に直接帰還させる回路（請求項１に係る発明及び図９の回路）は原出願の出願当初の明細書に記載されていたとも，前記明細書の記載から自明の構成であるとも認められない。」（２頁第１段落）と記載していたのに，審決では，上記(1)のとおり，「本願請求項１に係る発明及び図９の回路に関し，ＯＲ回路の出力をＯＲ回路の一方の入力に直接帰還させる構成は原出願の出願当初の明細書又は図面・・・に記載されておらず，」として，拒絶理由通知と相反する説示をしている。審判長は，拒絶査定不服審判において審査段階における判断を変えるのであれば，特許法１５９条２項によって新たな拒絶理由通知をしなければならなかったのに，それをしないままに審決をし，その結果，原告から意見書を提出する機会を奪ったのである。
(4)　以上のとおり，分割出願の適法性についての上記判断は誤っているから，審決は取り消されるべきである。
３　取消事由３（本願発明２の要旨認定の誤り）
(1)　審決は，「本願発明２の『この回路を「請求項１」の回路に接続したものを「図１０」に示した。』という構成はセット機能を果たす回路と組み合わせるという意味と解されるから，本願発明２と引用発明３は，セット機能とリセット機能を有する回路である点でも一致している。」（審決謄本６頁第２段落），「本願発明２は『Ｈをセットした状態，Ｌをセットする前の状態とし，ＯＲによりセットし，ＮＯＴに接続されたＮＯＲによりリセットする』ものである」（同頁第４段落）などと説示して，本願発明２がセット機能とリセット機能を有する回路である旨認定しているが，誤りである。
(2)　本願発明２は，その構成に必然的に記憶回路を含むものではないのであって，セット機能を有しておらず，リセット機能のみを有する回路に係る発明である。確かに，本件明細書の特許請求の範囲の請求項２には，「Ｈ，Ｌを循環させることによって，それぞれ，セットした状態，セットする前の状態を維持している記憶回路において，」との前置きがあるが，ＯＲの出力をＯＲの片方の入力に接続し，ＨやＬを循環させている本願発明１の記憶回路のみを前提にしているわけではなく，したがって，本願発明１のセットした状態を維持する記憶回路と本願発明２のリセット機能を果たす回路とが必然的に組み合わされるというものではない。以上のとおり，本願発明２は，セット機能を有しておらず，リセット機能のみを有する回路であるから，審決は，本願発明２につき発明の要旨認定を誤っている。４　取消事由４（引用例１及び２の頒布時期の認定の誤り）(1)　引用例１（甲１４）には，確かに，フリップフロップの記憶の原理が記載されている。被告の主張によると，引用例１が出版されたのは昭和６０年ということであるが，それから約２０年を経過した現在，この分野に関する初心者向けの出版物の大半に，フリップフロップの記憶の原理のことが記載されておらず，フリップフロップの性質についての記載しかないことからすると，引用例１は，本願発明１が公開された後に出版されたと考えるほかないのである。(2)　引用例２（甲１５）は，本件出願の原出願がされた平成４年以降に特許庁で不正に作成されたものである。本件の審査段階では，審査官は，拒絶理由の根拠として引用例1のみを挙げていたのに，審判段階では，拒絶査定を支持する根拠として引用例２を付け加えているのは，審査官がこれを引用例として用いるのを拒んだものと推定することができるのであり，ひいては，審判官が拒絶理由通知に虚偽の記載をしたともいえるのである。
５　取消事由５（引用発明３の認定の誤り）
審決は，引用例２（甲１５）について，「Ｌ，Ｈを循環させることによって，それぞれ，セットした状態，セットする前の状態を維持している記憶回路において，ＯＲ回路の出力をＮＯＴ回路を介してＮＯＲ回路の一方の入力に接続し，ＮＯＲ回路の出力を前記ＯＲ回路の一方の入力に接続し，ＯＲ回路の他方の入力をリセット信号端子とし，ＮＯＴ回路に接続されたＮＯＲ回路の他方の入力をセット信号端子とする記憶回路。」（審決謄本４頁下から第２段落）との発明が記載されており，これが引用発明３であると認定するが，引用例２には，「Ｌ，Ｈを循環させることによって，それぞれ，セットした状態，セットする前の状態を維持している記憶回路」の記載はないから，上記認定は誤りである。そもそも，「Ｌ，Ｈを循環させることによって，それぞれ，セットした状態，セットする前の状態を維持している記憶回路」とは，ＮＡＮＤ回路の出力を同回路の入力に戻す回路をいうのであって，引用例２の回路は，「Ｈ，Ｌを循環させることによって，それぞれ，セットした状態，セットする前の状態を維持している記憶回路」である。


被告は，引用例２の第８図の回路について，補助フィードバックループのＯＲ回路８２に着目すれば，これはセット状態において，Ｌが循環させられ，リセット状態においてＨが循環させられる記憶回路であると理解できる旨主張する。確かに，引用例２の第８図の補助フィードバックループのＯＲ回路８２は，セットした状態においてＬを出力している。しかし，被告の着目するこのＯＲ回路８２には，セット端子が接続されておらず，リセットの反転信号の入力するバーＲ端子が接続しているのみであるから，ＯＲ回路８２はリセットするためのＯＲ回路というべきであり，リセット回路のＯＲ回路８２がＬを出力している以上，Ｌをセットした状態とすることはできない。要するに，リセット端子の接続するＯＲ回路８２において，セット状態はあり得ない。
本願発明１及び２における「セット」という語句は，原告が定義するものであるから，被告は，この定義に従って主張を展開すべきである。そして，原告の定義によれば，「セットする」とは，記憶回路の「セット端子」にセット信号を入力することを必須の条件とするものである。「セット端子」の接続していないＯＲ回路でＬが循環しても，それによって記憶が維持されるものではない。６　取消事由６（本願発明２と引用発明３の相違点についての判断）(1)　審決は，本願発明２の要旨認定を誤り，引用発明３の認定を誤っているから，本願発明２と引用発明３との対比が誤りであることは明らかであり，この誤った対比に基づく相違点についての判断が誤っていることもまた明らかである。(2)　原告は，従来，解明されていなかったフリップフロップの記憶の原理，記憶を消す原理を解明し，従来の禁止状態を設ける必要がないものとし，それを本願発明１及び２として出願しているのである。
(3)　審決は，「上記相違点について検討するに，記憶回路においてＨとＬのいずれをセット状態またはリセット状態とするかは，使用する論理により，いかようにも指定できる単なる設計的事項であり，当該指定に基づいてセット端子とリセット端子が決まるのであるから，引用発明３においてセット状態をＨ側と定義すれば，引用発明３は本願発明と同じ『Ｈをセットした状態，Ｌをセットする前の状態とし，ＯＲによりセットし，ＮＯＴに接続されたＮＯＲによりリセットする』回路となることは当業者であれば自明のことである。」（審決謄本６頁下から第３段落）と判断しているが，誤りである。
Ｈでセット状態を実現するには，ＯＲ回路の出力をそのＯＲの入力に戻さなければならないし，Ｌでセット状態を実現するには，ＡＮＤ回路の出力をそのＡＮＤ回路の入力に戻さなければならないのであって，ＯＲ回路を用いた場合，原理的に，Ｌを循環させてセット状態を維持することはできない。したがって，「使用する論理により，いかようにも指定できる単なる設計的事項」とはいえない。また，「当該指定に基づいてセット端子とリセット端子が決まる」との意味は不明であり，審決に理由の記載を義務付けている特許法１５７条２項に違反する。
第４　被告の反論
審決の認定判断は正当であって，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
１　取消事由１（審決手続の違法）について
(1)　原告は，審決書に審決をした審判官の押印がないと主張するが，原告に送達されたものは，特許法１５７条３項に送達すべきことが規定されている審決の「謄本」であり，特許法施行規則５０条の１０で「審決をした審判官が記名押印しなければならない」とされている「審決書」ではないから，審判官の押印がないのは当然である。
(2)　原告は，審決書に審決の日の記載がないと主張するが，審決の結論及び理由（本文）末尾と審決をした合議体の審判官名の間に記載されている「平成１６年４月５日」の日付が本件の「審決の日」である。日付を本文末尾と署名の間に挿入し，当該文書の日付とすることは一般的に行われていることであり，本件の審決書においてもこのような書式により「審決の日」が記載されている。(3)　また，原告は，被告が，本件明細書の特許請求の範囲の請求項２の記載が誤っていると考えるのであれば，これを正しい表現に書き換えるように，原告に求めるのが被告の義務であるから，被告が上記義務を果たさずに，特許を与えない審決をするのは違法である旨主張する。
しかし，審判合議体には，原告の主張するような義務はない。本件において，審判合議体は，原告に対し，拒絶理由通知（甲９）により，拒絶の理由を明確に通知しているところ，明細書等の書換え（補正）は特許法１７条の２の規定に従って出願人の責任において行うべきことであるから，原告は，自らの責任により，本件明細書の補正を行うべきである。
以上のとおり，原告の審決手続の違法の主張は，いずれも失当である。２　取消事由２（分割出願の適法性についての判断の誤り）について(1)　特許法１５８条は，単に，審査においてした手続が拒絶査定不服審判においても有効であることを規定しているだけであり，審判官の判断をなんら拘束するものではない。
(2)　原告の主張は，拒絶理由通知（甲９）の「ＮＯＲ回路（注，「ＯＲ回路」の誤記と認める。）の出力をＮＯＲ回路（注，「ＯＲ回路」の誤記と認める。）の一方の入力に直接帰還させる回路（請求項１に係る発明及び図９の回路）は原出願の出願当初の明細書に記載されていたとも，前記明細書の記載から自明の構成であるとも認められない。」（２頁第１段落）との説示中の「記載されていたとも」を，「記載されていたとしても」の意に誤解したことによるものである。上記の「記載されていたとも」は，その前後の文脈から明らかなように「自明の構成であるとも」と併せて「認められない」につながるのであり，ここでの説示は「記載されていたとも認められないし，自明の構成であるとも認められない。」の意味である。したがって，本件において，審判長が新たな拒絶理由通知をすべき理由はない。


３　取消事由３（本願発明２の要旨認定の誤り）について本願発明２が「Ｈ，Ｌを循環させることによって，それぞれ，セットした状態，セットする前の状態を維持している記憶回路」を前提としていることは，特許請求の範囲請求項２の記載自体から明らかである。このことは，原告自身も，本件明細書の特許請求の範囲の請求項２に「Ｈ，Ｌを循環させることによって，それぞれ，セットした状態，セットする前の状態を維持している記憶回路において，」との前置きがあるとして，本願発明２の前提であることを認めている。したがって，本願発明２が記憶回路であることを否定する原告の主張は，本件特許請求の範囲に記載された事項に基づかない主張であり，失当である。４　取消事由４（引用例１及び２の頒布時期の認定の誤り）について引用例１と引用例２が本件出願時以前に公になっていたという拒絶理由通知の認定に誤りがないことは，審決で説示したとおりである。引用例１が本件出願時以前に公になっていたことは，特許庁資料館受入印の付された引用例１（乙１）からも明らかである。
５　取消事由５（引用発明３の認定の誤り）について
原告は，引用例２には，「Ｌ，Ｈを循環させることによって，それぞれ，セットした状態，セットする前の状態を維持している記憶回路」の記載はない旨主張する。
しかし，引用例２（甲１５）の第８図の回路において，補助フィードバックループのＯＲ回路８２に着目すれば，これはセット状態において，Ｌが循環させられ，リセット状態において，Ｈが循環させられる記憶回路であると理解できるものである。
審決において，「上記引用例２の記載及び第８図ならびにこの分野における技術常識を考慮すると，上記『補助フィードバックループ８１』は『ゲート８４のＮＯＲ出力からＯＲゲート８２，インバータ８３を経てゲート８４へフィードバックされる』ものであり，上記『インバータ』は論理回路としては『ＮＯＴ回路』であり，上記『フリップフロップ』は『記憶回路』であるから，上記引用例２には・・・『引用発明３』・・・が記載されている。」（審決謄本４頁下から第３段落）と説示しているとおり，上記補助フィードバックループ８１が「フリップフロップ」であり，記憶回路ということができるのである。したがって，引用例２（甲１５）に引用発明３が記載されているとした審決の認定に誤りはない。
６　取消事由６（本願発明２と引用発明３の相違点についての判断）について記憶回路においてＨとＬのいずれをセット状態又はリセット状態とするかは，使用する論理により，いかようにも指定できる単なる設計的事項である。「Ｈをセット状態，Ｌをリセット状態」とするか「Ｌをセット状態，Ｈをリセット状態」とするかは，ＯＲ回路とＮＯＲ回路のいずれをセット信号の入力部とするかの二者択一である上，そのいずれをも採用できない理由はない。したがって，審決の容易想到性の判断に誤りはない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（審決手続の違法）について
(1)　原告は，本件拒絶査定不服審判に関し特許庁から送達を受けた審決書に，審決をした審判官の印がないから，特許法施行規則５０条の１０の規定に違反する旨主張する。
特許法１５７条３項は，「特許庁長官は，審決があつたときは，審決の謄本を当事者，参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。」と規定し，また，特許法施行規則５０条の１０は，「審決書には，審決をした審判官が記名押印しなければならない。」と，同規則１８条は，「特許庁において作成すべき書類の謄本又は抄本には，原本と相違がないことを認証する旨を記載し，特許庁長官が指定する職員又は審判書記官が記名押印しなければならない。」と規定する。さらに，平成１４年法律第１５２号による改正後，工業所有権に関する手続等の特例に関する法律４条の施行（平成１５年１０月１日）後においては，審決をした審判官の記名押印に代えて，同法施行規則２３条の３所定の措置（審判官等を明らかにする措置）を講じなければならないとされている。上記各規定によれば，原告が送達を受けたのは審決謄本であるところ，審決謄本に審決をした審判官の印がないのは当然であり，上記審決謄本の末尾に「上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。」と記載され，審判書記官が記名押印していることは，審決謄本（甲１１）の記載上明らかであって，原告の主張は失当というほかない。
(2)　原告は，審決書に審決の日の記載がないから，特許法１５７条２項違反である旨主張する。
特許法１５７条２項５号は，審決書に「審決の年月日」を記載することを義務づけているところ，本件において，審決書には，審決の理由の記載の後，審判官の記名の前に，審決の年月日として「平成１６年４月５日」との記載があるから，同規定に違反すると解することはできない。この種文書の書式の通例に従えば，この日付が，審決の日を示すことは明らかであり，審決の日とはいえないとの疑いをさしはさむ余地はない。
上記年月日が審決の日とはいえない旨の原告の主張は，独自の見解にすぎず，採用の限りでない。
(3)　原告は，被告が，本件明細書の特許請求の範囲の請求項２の記載が誤っていると考えるのであれば，これを正しい表現に書き換えるように，原告に求めるのが被告の義務であるから，被告が上記義務を果たさずに，特許を与えない審決をするのは違法である旨主張する。
しかし，特許法を含む我が国の法令が，被告に対して，原告の主張するような義務を課しているものでないことは，当裁判所に顕著であり，上記主張は失当というほかない。
(4)　以上のとおり，本件出願に係る審決手続に原告主張の違法があるとは認められないから，取消事由１は理由がない。


２　取消事由２（分割出願の適法性についての判断の誤り）について(1)　原告は，拒絶理由通知（甲９）において，「ＮＯＲ回路（注，「ＯＲ回路」の誤記と認める。）の出力をＮＯＲ回路（注，「ＯＲ回路」の誤記と認める。）の一方の入力に直接帰還させる回路（請求項１に係る発明及び図９の回路）は原出願の出願当初の明細書に記載されていたとも，前記明細書の記載から自明の構成であるとも認められない。」（２頁第１段落）と記載していたところ，審決では，「本願請求項１に係る発明及び図９の回路に関し，ＯＲ回路の出力をＯＲ回路の一方の入力に直接帰還させる構成は原出願の出願当初の明細書又は図画・・・に記載されておらず」（審決謄本１頁下から第２段落）と説示しているが，これは，拒絶理由通知と相反する拒絶内容となっているから，新たな拒絶理由として原告に通知し，原告に意見書を提出する機会を与えなければならなかったのに，これをせずに審判請求不成立の審決をしたことは，特許法１５９条２項違反である旨主張する。
原告の主張は，拒絶理由通知の「記載されていたとも」の語句を，「記載されていたとしても」の意に解釈することを前提とするものである。しかし，拒絶理由通知には，「原出願の出願当初の明細書に記載されていたとも，」と「前記明細書の記載から自明の構成であるとも」とを併記し，これが「認められない。」に係っていることは，これに続く「よって，本願は適法な分割出願とは認められないから，出願日は遡及されず，平成１０年１月１６日が本願の出願日となる。」（２頁第１段落）との記載に照らして明らかであって，原告主張の「記載されていたとしても」の意に解釈する余地はない。
(2)　原告は，本件出願が適法な分割出願であり，それを審査官が認めていたことは，審査の拒絶理由通知にも拒絶査定にもこの点についての記載がないことから明らかであり，特許法１５８条は，「審査においてした手続は，拒絶査定不服審判においても，その効力を有する。」と規定しているから，審判官が，審査段階における上記判断を覆すことはできない旨主張する。
しかし，特許法４９条は，「審査官は，特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは，その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。・・・二　その特許出願に係る発明が・・・第２９条・・・の規定により特許をすることができないものであるとき。・・・」と，同法１２１条１項は，「拒絶をすべき旨の査定を受けた者は，その査定に不服があるときは，その査定の謄本の送達があつた日から３０日以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。」と，同法１５９条２項本文は，「第５０条の規定は，拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。」と，同法１８１条は，「裁判所は，第１７８条第１項の訴えの提起があつた場合において，当該請求を理由があると認めるときは，当該審決又は決定を取り消さなければならない。」と規定しており，拒絶査定は，それが取り消される可能性がなくなったときに初めて確定するのである。特許出願についての審査手続と審判手続とは，出願から特許査定又は拒絶査定の確定に至るまでの手続として継続性を有するものであり，拒絶査定不服審判の審決に関する審決取消訴訟がいまだ係属中で，審決の当否が確定していない段階において，拒絶査定において分割出願に関する説示がなかった点のみをとらえて，この部分が確定したということができないことは明白である。特許法１５８条は，審査と拒絶査定不服審判とが上記のとおり継続性を有し，いわゆる続審の関係にあることを明らかにしたものであって，審査段階においてされた判断を審判段階で覆すことができないことを定めた規定ではない。したがって，原告の主張は採用することができない。
(3)　その他，「本願は適法な分割出願とは認められないから，出願日は遡及されず，本願出願日は平成１０年１月１６日である。」（審決謄本１頁昀終段落）とした審決の判断を誤りと認めるに足りる証拠を見いだすことはできないから，原告主張の取消事由２は理由がない。
３　取消事由３（本願発明２の要旨認定の誤り）について(1)　特許出願に係る発明の進歩性等について審理するに当たっては，特許出願に係る発明の要旨の認定は，特許請求の範囲の記載の技術的意義を一義的に明確に理解することができないなどといった特段の事情のない限り，願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に従ってされるべきである（昀高裁平成３年３月８日第二小法廷判決・民集４５巻３号１２３頁）。
本願発明２が「Ｈ，Ｌを循環させることによって，それぞれ，セットした状態，セットする前の状態を維持している記憶回路において，セットした状態で，Ｈ，セットする前の状態でＬが循環している導線を切断し，その切断された導線の切断する前において信号を出力していた方にＮＯＴの入力端子を接続し，そのＮＯＴの出力端子をＮＯＲの一つの入力端子に繋げ，そのＮＯＲの出力端子を切断されたまだ接続されていない，もう片方の導線に接続し，循環しているＨを一時的にＬにすることによりそのＮＯＴに接続されたＮＯＲによってリセットすることを可能にしたことを特徴としたリセット機能を果たす回路（『図１１』にその例を示した），この回路を「請求項１」の回路に接続したものを『図１０』に示した。」との構成を有する，いわゆる物の発明であることは，上記第２の２（特許請求の範囲の記載）のとおりである。
上記特許請求の範囲のうち，回路の構成を表現している部分は，「Ｈ，Ｌを循環させることによって，それぞれ，セットした状態，セットする前の状態を維持している記憶回路において，セットした状態で，Ｈ，セットする前の状態でＬが循環している導線を切断し，その切断された導線の切断する前において信号を出力していた方にＮＯＴの入力端子を接続し，そのＮＯＴの出力端子をＮＯＲの一つの入力端子に繋げ，そのＮＯＲの出力端子を切断されたまだ接続されていない，もう片方の導線に接続し，」，「リセット機能を果たす回路（『図１１』にその例を示した）」及び「この回路を『請求項１』の回路に接続したものを『図１０』に示した。」である。


ところで，「Ｈ，Ｌを循環させることによって，それぞれ，セットした状態，セットする前の状態を維持している記憶回路において，セットした状態で，Ｈ，セットする前の状態でＬが循環している導線を切断し，その切断された導線の切断する前において信号を出力していた方にＮＯＴの入力端子を接続し，そのＮＯＴの出力端子をＮＯＲの一つの入力端子に繋げ，そのＮＯＲの出力端子を切断されたまだ接続されていない，もう片方の導線に接続し，」というとき，「Ｈ，Ｌを循環させることによって，それぞれ，セットした状態，セットする前の状態を維持している記憶回路」の具体的な回路の構成が明らかにならないと，導線を切断したり接続したりすることはできない。しかし，一方，「この回路を『請求項１』の回路に接続したものを『図１０』に示した。」との記載があり，この記載と上記記載とを比べてみると，「この回路」は，「セットした状態で，Ｈ，セットする前の状態でＬが循環している導線を切断し，その切断された導線の切断する前において信号を出力していた方にＮＯＴの入力端子を接続し，そのＮＯＴの出力端子をＮＯＲの一つの入力端子に繋げ，そのＮＯＲの出力端子を切断されたまだ接続されていない，もう片方の導線に接続」することによって形成される回路に対応し，「『請求項１』の回路」は，「Ｈ，Ｌを循環させることによって，それぞれ，セットした状態，セットする前の状態を維持している記憶回路」に対応することが明らかであり，このように接続して構成される回路が「図１０」に示される回路と認められる。そうすると，本願発明２の特許請求の範囲にいう「Ｈ，Ｌを循環させることによって，それぞれ，セットした状態，セットする前の状態を維持している記憶回路」とは，本件明細書の特許請求の範囲の請求項１に示される「記憶回路」をいうものである。
なお，「循環しているＨを一時的にＬにすることによりそのＮＯＴに接続されたＮＯＲによってリセットすることを可能にした」との記載部分は，本願発明２の上記構成から導き出される作用効果を特許請求の範囲中に記載したものと理解するほかない。
付言すると，本願発明２におけるＯＲ回路にＮＯＴ回路を接続したものは，これを論理的に一つにまとめるとＮＯＲ回路となり，本願発明２は，二つのＮＯＲ回路をたすきがけに配線した，ＮＯＲ形のＲＳフリップフロップ回路そのものとなる。(2)　原告は，確かに，本件明細書の特許請求の範囲の請求項２には，「Ｈ，Ｌを循環させることによって，それぞれ，セットした状態，セットする前の状態を維持している記憶回路において，」との前置きがあるが，ＯＲの出力をＯＲの片方の入力に接続し，ＨやＬを循環させている本願発明１の記憶回路のみを前提にしているわけではなく，本願発明２が，その構成に必然的に記憶回路を含むものではないのであって，セット機能を有しておらず，リセット機能のみを有する回路に係る発明である旨主張する。
しかし，平成１０年法律第５１号による改正前の特許法３６条５項は，「第３項第４号の特許請求の範囲には，請求項に区分して，各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。」と規定しているから，特許請求の範囲に記載されている事項は，すべて当該発明を特定するために必要なものであって，あってもなくてもよい構成が存在してもよいというものではない。
本願発明２の特許請求の範囲にいう「Ｈ，Ｌを循環させることによって，それぞれ，セットした状態，セットする前の状態を維持している記憶回路において，」は，正に，その後の構成の前提となるものであるから，本願発明２の必須の構成要素であることは明らかであって，これを必須ではないとする原告の上記主張は失当というほかない。
(3)　以上のとおり，審決のした本願発明２の要旨認定に誤りがあるとはいえないから，取消事由３は理由がない。
４　取消事由４（引用例１及び２の頒布時期の認定の誤り）について(1)　原告は，引用例１（甲１４）が出版されていることは認めつつ，その出版日が昭和６０年であることを争い，本願発明１が公開された後に出版された旨主張する。
証拠（甲１４及び乙１〔特許庁資料館作成部分はその方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認められるから真正な公文書と推定される。〕）によれば，引用例１は，宮本義博著「初歩のディジタル回路２　ディジタル情報回路の基礎」初版であり，その奥付には，第１刷が昭和６０年７月２０日に，第４刷が昭和６１年１１月２０日にそれぞれ発行されたとの記載があることが認められる。一般に，発行日付けのある書籍は，発行日とは異なった年月日に頒布されたものと認めるに足りる特別の事情がない限り，その発行日又はこれに近接した日に頒布されたものと推認することができるところ，本件全証拠を検討しても，上記書籍の初版第１刷が昭６０年７月２０日又はこれに近接した日とは異なった年月日に頒布されたものと認めるに足りる特別の事情を見いだすことができない。(2)　原告は，引用例２（甲１５）が，本件出願の原出願がされた平成４年以降に特許庁で不正に作成されたものである旨主張する。引用例２は公開特許公報で，その作成権限は特許庁長官にあるから，原告の主張は，その記載内容が事実と異なるというものと解される。
ところで，公開特許公報は，特許法６４条に基づき，特許庁長官が特許出願の内容について出願公開をするために発行するものであって，特許庁が適宜作成したり公開したりできるものではないのであるから，何らかの特殊な事情でもない限り，その出願公開の年月日（同条２項７号）に公開されたものと認めるのが相当である。そして，本件全証拠を検討しても，そのような特殊な事情があったことをうかがわせる証拠を見いだすことができない。
したがって，原告の上記主張も，採用することができない。なお，原告は，上記主張に関連して，審判官が拒絶理由通知に虚偽の記載をした旨主張するが，上記判示に照らし，失当であることが明らかである。(3)　以上のとおり，原告の上記主張は，いずれも失当であるから，取消事由４は理由がない。
５　取消事由５（引用発明３の認定の誤り）について


(1)　引用例２（甲１５）には，「従来，α線などによるソフトエラーを防止するためのフリップフロップ回路として，本発明者らの出願による特開昭６１－１６９０１５がある。これに記載されている技術は，たとえば第８図に示すように，補助フィードバックループ８１によって，もとのフリップフロップのフィードバックループを二重化したものである。本来のフィードバックループが，ＯＲ／ＮＯＲゲート８４のＯＲ出力からＡＮＤゲート８５を経てゲート８４へフィードバックされる一方，二重化の考え方により構成された補助フィードバックループ８１は，ゲート８４のＮＯＲ出力からＯＲゲート８２，インバータ８３を経てゲート８４へフィードバックされる。」（１頁右下欄５行目～１７行目）との記載があり，第８図には，上記の「補助フィードバックループ８１によって，もとのフリップフロップのフィードバックループを二重化したもの」が図示されている（別紙(2)第８図参照）。
上記回路は，フリップフロップのフィードバックループを二重化したものであるが，そのうちのＯＲ／ＮＯＲゲート８４のＯＲ出力からＡＮＤゲート８５を経てゲート８４へフィードバックされる本来のフィードバックループを除いて，補助フィードバックループ８１に係るフィードバックループに着目すると，「Ｓ」の端子は，ゲート８４の入力部に接続し，ゲート８４の出力部は，ＯＲゲート８２の入力部に接続している。また，「バーＲ」の端子は，インバータ８６を経てＯＲゲート８２の入力部に接続しているので，ＯＲゲート８２に入力する信号は「Ｒ」であり（インバータ８６によって反転する），ＯＲゲート８２の出力部は，インバータ８３を経てＯＲ／ＮＯＲゲート８４の入力部と接続し，他方，ＯＲ／ＮＯＲゲート８４の出力部は，ＯＲゲート８２の入力部と接続している。そして，ＯＲゲート８２とインバータ８３とがＮＯＲゲートに置き換えることができることは，上記３(1)のとおりであるから，結局，補助フィードバックループ８１に係るフィードバックループは，ＯＲ／ＮＯＲゲート８４とあいまって，ＮＯＲ形のＲＳフリップフロップ回路を構成することとなる。したがって，上記「補助フィードバックループ８１」は，「ゲート８４のＮＯＲ出力からＯＲゲート８２，インバータ８３を経てゲート８４へフィードバックされる」との構成であり，上記「インバータ」は論理回路としては「ＮＯＴ回路」であり，上記「フリップフロップ」は「記憶回路」であるとした上で，引用例２には，「Ｌ，Ｈを循環させることによって，それぞれ，セットした状態，セットする前の状態を維持している記憶回路において，ＯＲ回路の出力をＮＯＴ回路を介してＮＯＲ回路の一方の入力に接続し，ＮＯＲ回路の出力を前記ＯＲ回路の一方の入力に接続し，ＯＲ回路の他方の入力をリセット信号端子とし，ＮＯＴ回路に接続されたＮＯＲ回路の他方の入力をセット信号端子とする記憶回路。」（審決謄本４頁下から第２段落）の発明（引用発明３）が記載されているとした審決の認定に誤りはない。
(2)　原告は，「Ｌ，Ｈを循環させることによって，それぞれ，セットした状態，セットする前の状態を維持している記憶回路」とは，ＮＡＮＤ回路の出力を同回路の入力に戻す回路をいうのであって，引用例２の回路は，「Ｈ，Ｌを循環させることによって，それぞれ，セットした状態，セットする前の状態を維持している記憶回路」であると主張する。
しかし，引用例２の第８図の回路において，補助フィードバックループのＯＲ回路８２に着目すると，これはセット状態において，ＯＲ回路８２からの出力がＬとなっていることが認められ，このことは原告も認めるとおりである。そして，審決は，ＯＲ回路８２に着目し，セット状態においてＯＲ回路８２からの出力がＬとなることから，引用発明３の「フリップフロップ」が，技術的思想として本願発明２の「Ｌ，Ｈを循環させることによって，それぞれ，セットした状態，セットする前の状態を維持している記憶回路」に相当するものととらえて，上記(1)のとおり引用発明３の認定をした上で，本願発明２と引用発明３との対比において，「本願発明２は『Ｈをセットした状態，Ｌをセットする前の状態とし，ＯＲによりセットし，ＮＯＴに接続されたＮＯＲによりリセットする』ものであるのに対し，引用発明３は『Ｌをセットした状態，Ｈをセットする前の状態とし，ＮＯＴに接続されたＮＯＲ回路によりセットし，ＯＲ回路によりリセットする』ものである点。」（審決謄本６頁第４段落）で相違すると説示しているのである。したがって，引用例２には，「Ｌ，Ｈを循環させることによって，それぞれ，セットした状態，セットする前の状態を維持している記憶回路」の記載がないとする原告の上記主張は，独自の見解に基づくものというほかなく，採用の限りでない。
(3)　また，原告は，本願発明１及び２における「セット」という語句は，原告が定義するものであるから，被告は，この定義に従って主張を展開すべきであり，そして，原告の定義によれば，「セットする」とは，記憶回路の「セット端子」にセット信号を入力することを必須の条件とするものであるから，「セット端子」の接続していないＯＲ回路でＬが循環しても，それによって記憶が維持されるものではないとし，これを理由として，リセット端子の接続する引用例２の第８図のＯＲ回路８２において，セット状態はあり得ず，したがって，引用例２に，「Ｌ，Ｈを循環させることによって，それぞれ，セットした状態，セットする前の状態を維持している記憶回路」の記載はない旨主張する。


しかしながら，ここで問題となるのは，特許法２９条１項３号の「刊行物に記載された発明」，すなわち，引用例２に記載された公知の技術（引用発明３）に基づいて，当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）が容易に本願発明２を発明することができたかどうかであるから（同条２項），当業者の観点から引用例２を考察すべきであって，その際，原告が本願発明２において当該語句にどのような意味づけを与えていたかは，当該発明の要旨認定それ自体においては格別，対比の対象である引用発明３の認定においては関係がない。したがって，上記のとおり，「セットする」の語句について，記憶回路の「セット端子」にセット信号を入力することを必須の条件とするものであるとの意味づけを与え，これを前提としてする原告の主張は，その前提において誤っており，その余の点について判断するまでもなく採用することができない。
(4)　以上のとおり，審決のした引用発明３の認定に誤りがあるとはいえないから，取消事由５は理由がない。
６　取消事由６（本願発明２と引用発明３の相違点についての判断）について
(1)　本願発明２と引用発明３との対比
本願発明２と引用発明３とは，昀終的な構成からみると，いずれもＮＯＲ形のＲＳフリップフロップ回路であるが，特許請求の範囲に記載された構成を基準にして本願発明２と引用発明３とを対比すると，両者は，「Ｈ，Ｌを循環させることによって，セットした状態またはセットする前の状態を維持している記憶回路において，導線を切断し，その切断された導線の切断する前において信号を出力していた方にＮＯＴの入力端子を接続し，そのＮＯＴの出力端子をＮＯＲの一つの入力端子に繋げ，そのＮＯＲの出力端子を切断されたまだ接続されていない，もう片方の導線に接続し，セット機能とリセット機能を有する回路」である点で一致し，他方，ＮＯＲ回路及びＯＲ回路にそれぞれ接続している端子が，本願発明２においては，Ｒ端子，Ｓ端子であるのに対して，引用発明３においては，Ｓ端子，バーＲ端子である点で相違することが認められる。
審決は，この相違を「本願発明２は『Ｈをセットした状態，Ｌをセットする前の状態とし，ＯＲによりセットし，ＮＯＴに接続されたＮＯＲによりリセットする』ものであるのに対し，引用発明３は『Ｌをセットした状態，Ｈをセットする前の状態とし，ＮＯＴに接続されたＮＯＲ回路によりセットし，ＯＲ回路によりリセットする』ものである点」（審決謄本６頁第４段落）で相違すると表現しており，本件明細書の特許請求の範囲の記載に沿った表現にしているために，やや分かりにくくなっているけれども，この認定に誤りはない。
(2)　相違点についての判断
上記のとおり，本願発明２と引用発明３とは，昀終的な構成からみると，いずれもＮＯＲ形のＲＳフリップフロップ回路であるから，ＮＯＲ回路及びＯＲ回路にそれぞれ入力する端子を，引用発明３におけるＳ端子，Ｒ端子から，順序を入れ替えて，Ｒ端子，Ｓ端子とし，本願発明２の構成とすることについては，何の困難もなく，単なる設計事項にすぎないというべきである。原告は，従来，解明されていなかったフリップフロップ回路の記憶の原理，記憶を消す原理を解明し，従来，昀小単位の回路であったフリップフロップ回路から，より基本的な回路として記憶回路，記憶を消す回路を取り出し，それを本願発明１及び２として出願している旨主張する。
しかしながら，既に述べてきたとおり，本願発明２は，周知のフリップフロップ回路そのものであるから，前提において誤っている上，周知のフリップフロップ回路の一部に注目して，記憶の原理，記憶を消す原理に係る発明であるといっても，周知のフリップフロップ回路に何らかの新規な構成を付加しているわけではないから，進歩性を認める余地がないことが明らかである。
(3)　したがって，「引用発明３において，Ｈをセットした状態と定義することにより，本願発明２と同様な，ＯＲによりセットし，ＮＯＴに接続されたＮＯＲによりリセットを行う構成とする程度のことは当業者であれば容易なことである。」（審決謄本６頁昀終段落）とした審決の判断に誤りはなく，取消事由６は理由がない。
７　以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，他に審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。
なお，審決は，前記第２の３のとおり，本願発明１についても，引用発明１に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたとの判断をし，これに対して，原告は，本願発明１の容易想到性についての審決の認定判断は争うというにとどまっているものである。ところで，特許法４９条は，「審査官は，特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは，その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。」と規定しており，複数の請求項があっても，その一つに拒絶すべき理由があれば拒絶査定を受けるべきことになるところ，既に１ないし７に判示したとおり，本願発明２に拒絶すべき理由があるから，本願発明１についての審決の認定判断の当否を検討するまでもなく，本件出願は拒絶査定を免れず，したがって，本件拒絶査定不服審判請求が成り立たないとした審決の結論に誤りはないこととなる。
よって，原告の請求は理由がないから棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第１部
裁判長裁判官    　篠原勝美
裁判官青柳   馨
裁判官    　宍戸   充
（別紙）
別紙（１）別紙（２）


主文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は，原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
(1)　被告が原告に対し平成１２年３月２７日付けでした地方公務員法による懲戒免職処分を取り消す。
(2)　訴訟費用は，被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　事案の概要
１　事案の要旨
原告は，那賀町に勤務する地方公務員であったところ，被告が原告に対し，平成１２年３月２７日付けで，横領等を理由として懲戒免職処分（以下「本件懲戒免職処分」という。）をしたことから，本件懲戒免職処分は，その理由の基礎となる横領の事実が存在せず，また，被告の裁量権を逸脱ないし濫用した違法なものであるとして，その取消しを求めた。
これに対し，被告は，本件懲戒免職処分は，原告が職務上保管していた公金であるし尿収集手数料を着服し横領したことなどを理由としてされたものであり，裁量権の逸脱濫用を否定して，争っている。
２　前提事実
以下の事実は，当事者間に争いがないか，証拠（甲１の１・２，２ないし５，６の１・２，７，乙１の２・３，２，３の１ないし４，５の１ないし４，６ないし９，１１，１５ないし１７，２１ないし２７，証人Ａ，原告本人）及び弁論の全趣旨に
より容易に認めることができる
(1)　当事者
原告は，昭和４９年から那賀町に勤務していた地方公務員であり，平成９年４月１日以降，同町保健衛生課（同町の機構改革により，平成１１年１０月１日以降健康衛生課と名称変更。以下「保健衛生課」という。）の課長補佐として，し尿収集業務に関する事務，斎場（火葬場）建設工事の現場管理及び事務等を担当していた。(2)　平成１１年当時の那賀町におけるし尿収集業務の概要那賀町は，直営でし尿収集業務を行っており，その収集手数料は，予算及び決算に計上される公金である。
し尿収集は，那賀町住民からの申込みを保健衛生課において受け付け，し尿収集担当の現場職員（以下「現場職員」という。）が，し尿収集車を運用して，収集に当たる。
現場職員が収集に赴いた際，家人が在宅している場合には，現場職員が，直接家人からし尿収集手数料を徴収し，領収書を交付する。
収集先において家人等が不在であった場合には，現場職員は，「し尿収集料金のお知らせ」と題するメモに収集年月日及び収集料金を記載し，それを収集先のポストに投函するなどして収集先の家人にし尿収集をした旨及び収集料金を知らせる。収集先の家人は，保健衛生課に出向き，収集料金を支払い，保健衛生課において領収書の交付を受ける。ただし，家人がし尿収集当日に支払いに来るなどしたため，保健衛生課において領収書を交付できないときには，仮領収書を交付する。現場職員は，し尿収集業務を終了し帰庁すると，現場集金分と未収分の計算をし，当日集金できた現金と家人不在のため現場で集金できなかったため交付できなかった領収書を担当者（平成１１年当時は原告）に提出する。担当者は，現場職員から受け取った現金については，那賀町歳入金収入調書（以下「収入調書」という。）に金額，件数等を記載し，同町出納室（以下「出納室」という。）に納入する。
他方，現場で集金できなかった収集手数料（収集の際には不在であったが，当日のうちに住民が収集手数料を窓口に持参した場合を含む。）については，その住民の氏名及び収集手数料額等を保健衛生課にある貸し方台帳と題する帳簿に記載する。住民が，後日，保健衛生課の窓口に収集手数料を持参しこれを支払った際，貸し方台帳に領収日，取扱者を記載し，受領した現金を貸し方封筒と呼ばれる封筒に入れ，同封筒に住民の氏名，領収額，領収日等を記載する。原告は，貸し方封筒の２８件分の記載枠がすべて埋まった後に，未収金用の収入調書を作成し，受領した現金を出納室に納入していた。
(3)　本件懲戒免職処分に至る経緯
那賀町におけるし尿収集手数料の未収金は，平成７年度決算時においては６万１９００円，平成８年度決算時においては２万５４００円とされていた一方，原告がし尿処理業務に関する事務を担当するようになった平成９年度決算時においては２６万５０００円，平成１０年度決算時においては１６２万４９００円となった。那賀町監査委員は，原告に対し，平成１１年８月１３日，同町における平成１０年度の決算監査の際，平成９年度及び平成１０年度のし尿収集手数料未収金一覧表の提出を求めた。これに対し，原告は，平成９年度におけるし尿収集手数料未収金残額が３８万１０００円であり，平成１０年度における同未収金残額が４１万９２００円であったにもかかわらず，平成９年度の未収金２６万５６００円は全額納入済みであり，平成１０年度の未収金は４０万７７００円であるとの虚偽の報告をした。そして，原告は，同町監査委員会に対し，同月１６日，平成９年度し尿収集手数料未収金は全額回収済みであるとのし尿収集手数料未収金一覧表を提出し，同時に，平成１０年度し尿収集手数料未収金残額が４０万７７００円であるとのし尿収集手数料未収金一覧表を提出した。
原告は，那賀町監査委員に対し，平成１１年１０月１２日の同町例月監査の際においても，平成９年度し尿収集手数料未収金は全額回収済みであるとの内容虚偽の報告をした。
しかし，同町監査委員の調査により，平成９年度のし尿収集手数料未収金の残額が，３６万８２００円であり，平成１０年度の同未収金残額が，４１万９２００円であり，原告の前記各報告が虚偽であることが発覚し，原告は，同町監査委員に対し，その旨を認めるとともに，未収金一覧表及び貸し方台帳に虚偽記載したことを認めた。


その後，同町監査委員は，原告に対し，平成９年度及び平成１０年度のし尿収集手数料の領収書綴り，収入調書の控え，日計簿及び貸し方収入封筒等の提出を求めたところ，平成９年度の貸し方収入封筒の一部及び平成１０年度の同封筒の全部並びに平成９年度及び平成１０年度のし尿収集手数料の領収書綴り及び収入調書控えが紛失していた。平成１１年度のし尿収集手数料の領収書等を調査したところ，別紙１のとおり，原告が出納室に納入した金額が，原告が現場職員から受領した現金の金額よりも合計８万０１００円不足していたこと，別紙２の番号１，２記載のとおり，し尿収集先が保健衛生課にし尿収集手数料を支払い，仮領収書を交付したもののうち２件について，原告が出納課に納入した金額がし尿収集先から受領した金額から合計２万円不足していたこと，同別紙の番号３ないし６記載のとおり，し尿収集先が保健衛生課にし尿収集手数料を支払い，領収書を交付したもののうち４件について，原告が出納課に納入した金額がし尿収集先から受領した金額から合計２万１１００円不足していた（不足額合計１２万１２００円）ことが発覚した。原告は，平成１１年１０月２９日に開催された協議会において，平成１１年４月から９月までの間に，原告が現場作業員から受領したし尿収集手数料と出納課に納付された金額との間に，２０００円ないし２１００円の不足があり，合計約８万円の不足が生じていることにつき質問を受けた際，上記不足金額のうち１万円については，そのころ発生したし尿収集手数料の不足に補填し，残金については，着服した旨供述した。
那賀町は，同年１１月５日，８日，１２日，１６日，１７日，２９日及び同年１２月８日，原告を懲戒処分に付するか否かを審査するための賞罰審査委員会を開催した。
原告は，同年１１月８日に開催された同委員会において，別紙１のとおり，現場作業員から受領したし尿収集手数料と出納課に納付された金額との間に生じた合計８万０１００円の不足のうち１万円については，そのころ発生したし尿収集手数料の不足に補填し，残金については，着服した旨供述した。また，原告は，同日，同委員会において，現場職員が現場収集先でし尿を収集したが，し尿収集先の家人が不在のため現場作業者において手数料を受領することができず，後日収集先の者が那賀町に手数料を支払ったもののうち，別紙２記載のとおり，６回にわたり，合計４万１１００円を着服した旨供述した。これらの供述は，同委員会が終了するまで一貫していた。原告は，同年１２月８日に行われた同委員会において，平成１１年度において１１万１２００円を着服したとの報告書に自ら署名押印した。被告は，原告に対し，平成１２年３月２７日，「し尿汲み取り手数料を職務上保管中ほしいままに着服又は費消して横領したこと等は，法令の定め及び職務上の義務に違反したもので，全体の奉仕者である公務員として，ふさわしくない非行のあった場合に該当する」として，地方公務員法２９条１項１号ないし３号の規定に基づき，本件懲戒免職処分を行った。
(4)　本件懲戒免職処分後の経過
原告は，本件懲戒免職処分を不服として，平成１２年５月２３日，那賀町公平委員会に審査請求を申し立て，同委員会において，保管中のし尿収集手数料を横領したとの点を否認するなどして，本件懲戒免職処分の相当性を争ったが，同公平委員会は，平成１３年１０月２３日，原告の審査請求を棄却した。
３　争点及びこれに関する当事者の主張
(1)　原告がし尿収集手数料を横領したか。
（被告の主張）
ア　原告は，以下のとおり，業務上保管していた那賀町のし尿収集手数料のうち合計１２万１２００円をみだりに着服し横領した。
(ア)　原告は，別紙１記載のとおり，平成１１年６月１４日ころから同年８月２３日ころまでの間，合計４０回にわたり，同別紙「領収日」欄記載の日に現場職員から交付を受けた同別紙「受領金額」欄記載の各し尿収集手数料を出納室に納入するために業務上保管していたところ，同別紙「出納室納入日」欄記載の日ころ，同別紙「不足金額」欄記載の額の現金（合計８万０１００円）を出納室に納入しないで，これを着服横領した。
(イ)　原告は，別紙２記載のとおり，合計６回にわたり，同別紙「し尿収集先氏名」欄記載の者が同別紙「領収日」欄記載の日に保健衛生課にし尿収集手数料を支払い，原告を含む同課職員において現場職員から返戻を受けた領収書又は仮領収書を交付するとともに受領した同別紙「領収金額」欄記載の各手数料を出納室に納入するために業務上保管中，同別紙「不足金額」欄記載の額の現金（合計４万１１００円）を出納室に納入しないで，これを着服横領した。イ　原告が，前記アのとおり，業務上保管していたし尿収集手数料を着服横領したことは，以下に述べる事実からも明らかである。
(ア)　原告の自白とその信用性


原告は，前提事実(3)のとおり，平成１１年１０月２９日に開催された協議会において，現場職員から受領したし尿収集手数料に関し，不足に填補したという１万円を除く約７万円につき着服したことを自認する旨の供述をし，同年１１月８日以降開催された賞罰審査委員会においても，別紙１のとおり，現場作業員から受領したし尿収集手数料と出納課に納付された金額との間に生じた合計８万０１００円の不足のうち１万円を除く７万０１００円については，着服した旨供述するとともに，現場職員が現場収集先でし尿を収集したが，し尿収集先の家人が不在のため現場作業者において手数料を受領することができず，後日収集先の者が那賀町に手数料を支払ったもののうち，別紙２記載のとおり，６回にわたり，合計４万１１００円を着服した旨供述し，自ら合計１１万１２００円につき着服した旨自認する旨の同委員会の調査報告書に署名押印している。原告のこれらの自白は，原告において懲戒免職処分を受ける可能性や刑事告訴を受ける可能性があることを告知され，これらのことを認識してされたものであり，その信用性は高い。これに対し，原告は，当時担当していた斎場建設関係の仕事で多忙であり，協議会や賞罰審査委員会を早期に終わらせるとともに，他の職員に嫌疑がかからないようにするために，協議会及び賞罰審査委員会において虚偽の自白をしたと主張し，着服横領をしたと自白しても懲戒免職になるとは思っていなかったとも主張する。しかしながら，原告が担当していた斎場建設関係の仕事は，１日１時間程度もあればこなせる軽微なものであった上，原告はほぼ毎日定時に退庁していたことからすると，原告が早期に協議会及び賞罰審査委員会を終わらせなければならないほど繁忙であったとは考えられない。かえって，原告は，紛失した平成９年度及び平成１０年度の手数料関係の書類の所在，約４６万円の不明金，原告が最後まで着服横領していたことを否認していた１万円について，賞罰審査委員会において相当追及され，同委員会が長期化していたことからすると，原告が早期に協議会及び賞罰審査委員会を終了させるために，虚偽の自白をしたとは考えられない。また，原告が，最後まで１万円についての着服横領を否認していたことは，他の職員に嫌疑がかからないようにするためとの原告の主張とは矛盾するものであるし，原告が，賞罰審査委員会において着服横領をすれば刑事告訴を受けたり懲戒免職処分を受けることを事前に告知されていたことからすれば，自白が虚偽であるとする原告の主張は理由がないことは明らかである。
(イ)　原告の横領行為を裏付ける諸事実の存在
前記ア記載の本件懲戒免職処分の理由とされる横領行為の外形的な事実関係である受領したし尿収集手数料の不足については，原告も認めるところ，この手数料の不足は，原告が職務上保管していたし尿収集手数料につき，平成１１年４月２７日から同年８月２３日までの約４箇月間という短い期間に合計４６回と多数回発生し，合計１２万１２００円の不足が生じたものである。これ自体異常な事態であり，職務上し尿収集手数料として受領していた金員を保管していた原告の関与なくしては生じるはずのないものである。そして，原告が，し尿収集手数料を最終的に確認し，収入調書を作成し，出納室に納入することとされており，現に原告がその職務を行っていたことや従前原告が手数料として保管していた金員が帳簿より１００円程度多かった時に他の職員に対して注意をしていたことからすると，現実問題として他の職員が着服横領をしたとは考えられない。
また，公金を管理する公務員としては，かかる保管金不足の事態が生じた場合においては，上司に相談し原因究明や再発防止を執るなどしかるべき対処をするのが当然であり，原告は，前記のとおり，金員が帳簿額よりも１００円多かった際にも職員に対し注意をしていたところ，原告は，前記のとおり，４６回と多数回にわたる金員の不足が発生していたにもかかわらず，上記のような公務員として当然執るべき措置を何ら講じなかったばかりか，金員の不足が発覚しないように，貸し方台帳や貸し方封筒等を改ざんし，虚偽の収入調書を作成して，不正に少ない金額を正規の額であると偽って出納室に納入し続けるという公務員としてはあってはならない重大な規律違反行為をしていたことからすると，原告が，し尿収集手数料を着服横領していたことは明らかである。
（原告の主張）
ア　原告は，那賀町のし尿収集手数料を横領したものではない。すなわち，原告が管理保管していた公金であるし尿収集手数料につき，第三者による盗難又は紛失という事態が発生し，その金額が収集先から受領したとされる金額から不足するという事態が生じたため，原告は，平成１１年４月から同年５月にかけては，別紙２の「し尿収集先氏名」欄記載の者から受領した受領額を同別紙「出納室納入金額」欄記載の金額であると出納室に報告し，同年６月以降は，別紙１記載のとおり，現場職員から受領したし尿収集手数料合計８万０１００円を流用し，もって不足額を填補し，もって，し尿収集手数料額と実際に原告が管理保管していた金銭の額を合わせたにすぎない。
イ　原告が那賀町の住民からし尿収集手数料として受領した金員を着服したとの被告の主張は，以下のとおり，いずれも理由がない。
(ア)　第三者による盗難の可能性
①し尿収集手数料を保管していた手提げ金庫の錠が壊れていたこと，②この手提げ金庫は，職務時間帯においては，保健衛生課の机の上に置かれ，職員その他の第三者が接近可能である一方，職務時間外においては，同課のロッカーの中に保管されていたところ，このロッカーの合い鍵は，鍵のかからないレターケースに置かれ，そのことは那賀町職員の多くが知っていたことからすれば，やはり職員その他の第三者が接近可能であったこと，③那賀町総務課にはマスターキーが置かれていたが，同課の部屋には錠がなかったことから，休日においても保健衛生課への出入りは自由であり，現に休日における保健衛生課への人の出入りも頻繁にあったこと，④原告は，し尿収集手数料の保管管理のほか，平成１１年当時，斎場建設を担当しており，非常に繁忙であったため，し尿収集手数料金銭管理を十分にすることができなかったことからすれば，原告以外の那賀町職員その他第三者によって，し尿収集手数料として保管されていた現金が盗取された可能性は否定できない。そして，平成１１年６月ころ，那賀町税務課において，２万７０００円の現金が紛失し，同町住民課において，ノートパソコン１台が紛失したことに照らすと，し尿収集手数料１２万円余の紛失も，これらと同時期に発生した盗難事件であり，原告以外の第三者が犯人である疑いが大いにあるというべきである。
(イ)　原告の自白が虚偽であること


原告は，協議会及び賞罰審査委員会において，１１万１２００円について横領した旨自白しているが，①原告が平成１１年当時特に金銭的に困窮している状況にはなく，那賀町職員である妻と合わせて相当の収入があった一方，原告が着服横領したとされる額は１２万１２００円と低額であることからすれば，原告が横領するに至った動機が不明ないしあまりにも薄弱であること，②原告は，監査委員会において監査委員に対し虚偽の報告をしたことで非難された上，仕事が重なったために疲労が蓄積していたし，斎場建設を中心として職務が繁忙であったことや，他の職員に嫌疑が掛からないようにしたいこともあり，虚偽の自白をしても後で訂正すれば済むだろう，減俸，停職程度の軽微な処分で済むだろうなどと安易に考えていたのであり，協議会ないし賞罰審査委員会において，資料を与えられずに詳細な説明を求められるという適切に説明ないし反論をするのが困難な状況で，虚偽の自白をする動機があったことに照らすと，原告の前記自白は虚偽であったというほかはない。(ウ)　原告が着服横領したと仮定した場合の方法の不統一性原告は，従前から，し尿収集手数料として不足が生じていた場合に，自己の所持していた金員でこれを補てんしていたが，平成１１年４月から同年５月にかけては，書類を改ざんすることにより，不足金の発生を隠し，同年６月以降は収集されたし尿収集手数料から一部を差し引いて納入することにより，不足金を補てんするという方法をとっていた。もし，原告が，し尿収集手数料として保管していた現金を着服横領していたのであれば，このように途中で方法を変更する理由はなく，かえって，書類の改ざんよりも判明しやすい一部差し引いて出納室に入金する方法を選択する理由はない。
(2)　本件懲戒免職処分に裁量権の逸脱ないし濫用の違法はあるか。
（原告の主張）
本件懲戒免職処分は，原告が平成１１年度のし尿収集手数料に関し横領行為を行ったことを前提とするものであるが，前記(1)の原告の主張のとおり，原告はし尿収集手数料の横領をしておらず，被告の処分は，そもそも前提を欠くものであるし，被告が本件懲戒免職処分の理由として横領以外に主張する各事実も，後記のとおり，そのような事実は認められないかそれだけでは懲戒免職処分という重大な処分を正当化するほどの重大な職務違反があったということはできないから，本件懲戒免職処分は，相当性を著しく欠き，懲戒権を逸脱ないし濫用した違法なものである。
ア　監査委員に対する虚偽の報告について
原告は，監査委員会において，監査委員に対し，し尿収集手数料の未収金額について虚偽の報告をしたことは前提事実(3)のとおりであるが，これは，担当課長から，未収金はないよう報告せよとの指示を受けたからであり，原告１人が責めを負うべきものではない。
イ　不明金の発生について
し尿収集手数料として収集した現金から不明金ないし不足金が発生したという事態は，原告がし尿収集手数料の管理をする前からあったのであり，不明金４６万６０００円の発生の責任が原告のみにあるということはできない。
ウ　書類の紛失について
平成９年度及び平成１０年度のし尿収集手数料関係の書類の紛失については，平成１１年６月ころの原告が不在の際に，これらの書類を保管していた書庫を職員の事務所とするために掃除が行われ，担当課長及び保健婦（当時）が書類の整理をしていたのであり，その際に誤って捨てられたものと推測される。したがって，これらの書類の紛失については，原告に落ち度はない。
（被告の主張）
公務員の公金横領は，法律違反であることはもとより，地域住民の公金を預かり，住民の福祉の増進を図ることを基本とする地方公共団体の行政運営に対する住民の信用を著しく失墜させる行為であり，地方公務員が決して行ってはならない重大な職務上の義務違反行為であり，非行行為の最たるものであるところ，前記(1)の被告の主張のとおり，原告は，平成１１年度のし尿収集手数料に関し合計１２万１２００円にのぼる横領行為を行った。また，原告は，着服横領の発覚を防ぐために貸し方台帳及び貸し方封筒を改ざんするとともに虚偽の収入調書を作成して，不正に少ない額を正規の額と偽って出納室に納入するという悪質な隠蔽工作を行っていた。さらに，原告は，以下に詳述するように，監査委員に対し虚偽の報告をし，手数料関係書類を紛失し，手数料について多額の不明金を発生させるといったそれ自体懲戒事由に該当するような職務違反行為を行っていたのであり，これらの行為も到底容認できるものではない。
以上によれば，本件懲戒免職処分は，相当なものであり，被告が懲戒権を逸脱ないし濫用した違法なものということはできない。
ア　虚偽の報告
原告は，前提事実(3)のとおり，平成１１年８月１３日の監査委員会において，監査委員に対して，し尿収集手数料の未収金額につき，虚偽の報告をした。これに対し，原告は，このような虚偽の報告をした理由を，当時の担当課長からの指示であったと主張するが，そのような事実はない。
イ　し尿収集手数料につき不明金を発生させたこと
原告は，し尿収集手数料について，４６万６０００円にのぼる多額の不明金を発生させた。
ウ　書類の紛失
原告は，前提事実(3)のとおり，職務上管理すべき平成９年度及び平成１０年度の手数料事務関係の書類を紛失した。
第３　争点に対する判断
１　争点(1)（原告の横領行為の有無）について
(1)　前提事実(1)ないし(3)のほか，証拠（甲２，４，５，７，乙１の２・３・４の１ないし４・５・６・７ないし１０の各１ないし３・１１，２，３の１・３，４，８，１１ないし１３，１５ないし２７，証人Ａ，原告本人）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。


ア　原告は，平成９年４月１日，保健衛生課の課長補佐に就任し，し尿収集業務の責任者として，し尿収集手数料の保管，管理を行い，現場職員がし尿収集先から受領したし尿収集手数料の金額に誤りがないかを確認し，収入調書を作成し，現金と収入調書を出納室に納入していた。また，原告は，し尿収集先が，収集当日に不在であったため現場職員に支払えなかったし尿収集手数料を保健衛生課に持参して支払った現金についても，貸し方封筒の２８件分の記載枠が全て埋まった後に，同封筒在中の金額に誤りがないかを確認し，未徴収であったし尿収集手数料を徴収した旨の収入調書を作成し，現金と収入調書を出納室に納入していた。住民からのし尿収集手数料の受領は，保健衛生課職員が全員で担当していたが，現場職員及び住民から受領したし尿収集手数料の金額の確認，収入調書の作成並びに現金及び収入調書の出納室への納入の業務は，原告のみがこれを行っていた。イ　現場職員は，午後４時ころまでに，収集先から那賀町役場に帰庁し，集金してきたし尿収集手数料を集計し，担当者であった原告に，集金してきたし尿収集手数料及び家人不在のため交付しなかった領収書を交付した。原告は，現場職員から交付を受けたし尿収集手数料の金額を確認し，当日の出納室における銀行業務が終了する午後４時３０分ころまでに，し尿収集手数料及び収入調書を出納室に納入していた。もっとも，このし尿収集手数料が，当日中に出納室に納入されないことも時々あり，原告は，その場合，し尿収集手数料を入れた封筒を貸し方封筒（住民から受領したし尿収集手数料在中のもの）とともに保健衛生課備え付けの手提げ金庫に保管していた。この手提げ金庫は，錠が壊れているため施錠できない状態であり，執務時間内においては，保健衛生課内の空いている机の上に置かれ，執務時間外においては，同課内の施錠されたロッカーに保管されていた。このロッカーの鍵は２本あり，１本は原告が所持し，もう１本は，保健衛生課課長補佐のＢ課長補佐が所持しており，Ｂは，これをレターケースに保管しており，保健衛生課の職員らは，鍵がレターケースに保管されていることを知っていた。
保健衛生課の部屋の出入口は，夜間及び休日には施錠され，鍵は，保健衛生課長，原告，現場職員が所持するとともに，那賀町総務課に保管されていた。ウ　原告は，平成９年度及び平成１０年度においては，時折，貸し方封筒に保管された現金と貸し方封筒に記載された金額とが１００円ないし数百円程度過不足があったとして，保健衛生課の職員らに対し，不平を漏らしたり，注意するなどしていた。しかしながら，このころにおいて，貸し方封筒に保管された現金と貸し方封筒に記載された金額との間に，数千円ないし１万円単位で齟齬が生ずることはなかった。
エ　原告は，平成１０年１月以降，ほぼ連日，午前８時３０分ころないし午前８時４０分ころに登庁し，午後５時４０分ころに退庁し，帰宅しており，残業をすることはほとんどなかった。
那賀町は，平成１０年から平成１１年までの間に，斎場を新設することとなり，平成１０年９月２８日から平成１１年３月３１日まで用地の造成工事が，同月８日から同年１１月２日まで斎場建物の建設工事が行われ，斎場は，和歌山県知事の許可を受けて，同年１２月１日から営業を開始した。その間，原告は，斎場建設工事の現場管理及び事務を担当していたが，那賀町役場において残業することはほとんどなかった。
オ(ア)　原告は，平成１１年５月７日に出納室にし尿収集手数料及び収入調書を納入するに当たり，貸し方封筒及び貸し方台帳に記載されたＣ（別紙２の番号１記載のとおり，同年４月２７日に２万４８００円領収）から領収したし尿収集手数料額２万４８００円を１万４８００円と改ざんし，同年５月７日付け収入調書に１４万７６００円と記載すべきところ，１３万７６００円と虚偽の記載をし，保管していたし尿収集手数料１４万７６００円のうち１３万７６００円及び収入調書を出納室に納入し，そのころ，差額の１万円を着服横領した。
(イ)　原告は，平成１１年５月１３日に出納室にし尿収集手数料及び収入調書を納入するに当たり，貸し方封筒及び貸し方台帳に記載されたＤ（別紙２の番号２記載のとおり，同月１２日に４万３０００円領収）から領収したし尿収集手数料額４万３０００円を３万３０００円と改ざんし，同月１３日付け収入調書に１３万１６００円と記載すべきところ，１２万１６００円と虚偽の記載をし，保管していたし尿収集手数料１３万１６００円のうち１２万１６００円及び収入調書を出納室に納入し，そのころ，差額の１万円を着服横領した。
(ウ)　原告は，平成１１年５月１９日に出納室にし尿収集手数料及び収入調書を納入するに当たり，貸し方封筒及び貸し方台帳に記載されたＥ（別紙２の番号３記載のとおり，同月１３日に１万４９００円領収）から領収したし尿収集手数料額１万４９００円を３９００円と改ざんする一方Ｆ（同月１１日に１９００円領収）から領収したし尿収集手数料額１９００円を２９００円と改ざんし，同月１９日付け収入調書に１１万３２００円と記載すべきところ，１０万３２００円と虚偽の記載をし，保管していたし尿収集手数料１１万３２００円のうち１０万３２００円及び収入調書を出納室に納入し，そのころ，差額の１万円を着服横領した。(エ)　原告は，平成１１年５月２４日に出納室にし尿収集手数料及び収入調書を納入するに当たり，貸し方封筒及び貸し方台帳に記載されたＧ（別紙２の番号４記載のとおり，同月１８日に７８００円領収）から領収したし尿収集手数料額７８００円を２６００円と，Ｈ（別紙２の番号５記載のとおり，同月１９日に５８００円領収）から領収したし尿収集手数料額５８００円を２９００円と，Ｉ（別紙２の番号６記載のとおり，同日３９００円領収）から領収したし尿収集手数料額３９００円を１９００円とそれぞれ改ざんし，同月２４日付け収入調書に８万８２００円と記載すべきところ，７万８１００円と虚偽の記載をし，保管していたし尿収集手数料８万８２００円のうち７万８１００円及び収入調書を出納室に納入し，そのころ，差額の１万０１００円を着服横領した。


カ(ア)　原告は，平成１１年６月１４日，現場職員から収集した別紙１の番号１ないし５記載にかかるし尿収集手数料を出納室に納入するに当たり，収入調書に同別紙「受領金額」欄記載の金額を記載すべきところ，同別紙「納入金額」欄記載の金額を記載して虚偽の収入調書を５通作成し，これらの収入調書と併せて，保管していた同別紙「受領金額」欄記載の額のし尿収集手数料合計２０万６７００円のうち同別紙「納入金額」欄記載の額合計１９万６７００円を出納室に納入した。(イ)　原告は，平成１１年６月２２日，現場職員から収集した別紙１の番号６ないし１０記載にかかるし尿収集手数料を出納室に納入するに当たり，収入調書に同別紙「受領金額」欄記載の金額を記載すべきところ，同別紙「納入金額」欄記載の金額を記載して虚偽の収入調書を５通作成し，これらの収入調書と併せて，保管していた同別紙「受領金額」欄記載の額のし尿収集手数料合計１９万０９００円のうち同別紙「納入金額」欄記載の額合計１８万０９００円を出納室に納入した。(ウ)　原告は，平成１１年７月２６日，現場職員から収集した別紙１の番号１１ないし１８記載にかかるし尿収集手数料を出納室に納入するに当たり，収入調書に同別紙「受領金額」欄記載の金額を記載すべきところ，同別紙「納入金額」欄記載の金額を記載して虚偽の収入調書を８通作成し，これらの収入調書と併せて，保管していた同別紙「受領金額」欄記載の額のし尿収集手数料合計２９万３３００円のうち同別紙「納入金額」欄記載の額合計２７万７２００円を出納室に納入した。(エ)　原告は，平成１１年７月２７日，現場職員から収集した別紙１の番号１９及び２０記載にかかるし尿収集手数料を出納室に納入するに当たり，収入調書に同別紙「受領金額」欄記載の金額を記載すべきところ，同別紙「納入金額」欄記載の金額を記載して虚偽の収入調書を２通作成し，これらの収入調書と併せて，保管していた同別紙「受領金額」欄記載の額のし尿収集手数料合計１０万９０００円のうち同別紙「納入金額」欄記載の額合計１０万５０００円を出納室に納入した。(オ)　原告は，平成１１年８月２日，現場職員から収集した別紙１の番号２１ないし２９記載にかかるし尿収集手数料を出納室に納入するに当たり，収入調書に同別紙「受領金額」欄記載の金額を記載すべきところ，同別紙「納入金額」欄記載の金額を記載して虚偽の収入調書を９通作成し，これらの収入調書と併せて，保管していた同別紙「受領金額」欄記載の額のし尿収集手数料合計３１万５４００円のうち同別紙「納入金額」欄記載の額合計２９万７４００円を出納室に納入した。(カ)　原告は，平成１１年８月６日，現場職員から収集した別紙１の番号３０ないし３５記載にかかるし尿収集手数料を出納室に納入するに当たり，収入調書に同別紙「受領金額」欄記載の金額を記載すべきところ，同別紙「納入金額」欄記載の金額を記載して虚偽の収入調書を６通作成し，これらの収入調書と併せて，保管していた同別紙「受領金額」欄記載の額のし尿収集手数料合計２２万６３００円のうち同別紙「納入金額」欄記載の額合計２１万４３００円を出納室に納入した。(キ)　原告は，平成１１年８月２３日，現場職員から収集した別紙１の番号３６ないし４０記載にかかるし尿収集手数料を出納室に納入するに当たり，収入調書に同別紙「受領金額」欄記載の金額を記載すべきところ，同別紙「納入金額」欄記載の金額を記載して虚偽の収入調書を５通作成し，これらの収入調書と併せて，保管していた同別紙「受領金額」欄記載の額のし尿収集手数料合計２３万３０００円のうち同別紙「納入金額」欄記載の額合計２２万３０００円を出納室に納入した。(ク)　以上のとおり，原告は，平成１１年６月から同年８月までの間，現場職員が住民から受領し原告が管理していたし尿収集手数料４０件合計１５７万４６００円のうち，合計１４９万４５００円のみを出納室に納入し，その各納入のころ，残額８万０１００円のうち少なくとも７万０１００円を自己のために着服横領した（残額１万円についても横領が認められることは後記(2)のとおりである。）。キ　原告は，平成１１年４月以降，保管していたし尿収集手数料に過不足が生じている旨を保健衛生課の職員に対して告げたり，上司に対して報告するなどして，し尿収集手数料の紛失，盗難といった事態に対する対策を講じてはいなかった。(2)　原告は，前提事実(2)，前記(1)アないしウ，カ，キ認定のとおり，平成１１年６月から同年８月までの間に，７回（４０件）にわたり，出納室に納入すべき現場職員から受領し，自ら保管していたし尿収集手数料のうち合計８万０１００円を納入せず，原告は，このうち７万０１００円については，協議会及び賞罰審査委員会において着服横領した旨自認していたところ，し尿収集手数料を保管管理し出納室に納入するのは，原告の職務であり，もし，原告の関与なくしてし尿収集手数料の紛失等の事故が発生すれば，速やかに原因の究明及び再発防止に努めなければならない職責があったにもかかわらず，上司への報告や職員への告知などそのための措置を一切講じなかったばかりか，収入調書に虚偽の記載を繰り返し，不足金の発生が発覚することを阻止しようとしていたことに照らすと，原告が，現場職員からし尿収集手数料として受領し保管していた金銭のうち，現場職員から受領した現金で出納室に納入しなかった８万０１００円のうち，原告が協議会及び賞罰審査委員会において自認した７万０１００円のみならず，残額の１万円についても自己のために着服横領したものと推認される。
これに対し，原告は，前提事実(3)のとおり，協議会及び賞罰審査委員会において，現場職員から受領したし尿収集手数料のうち出納室に納入しなかった分のうち１万円については，貸し方封筒に保管していた現金の不足分に充てた旨陳述しているが，証拠（甲４，７，原告本人）によれば，原告は，最初に上記の陳述をしたことから，自己の性格として後から訂正することができず，意地を張って上記の陳述を継続したことが認められ，このような陳述の動機にかんがみると，１万円についてのみ原告が着服横領しなかったとの上記陳述は信用することができない。(3)　以上によれば，原告は，前記(1)オ(ア)ないし(エ)の合計４万０１００円に前記(1)カ(ク)及び前記(2)の合計８万０１００円を加えた１２万０２００円を横領したものである。


(4)ア　原告は，保管していたし尿収集手数料のうち，別紙１及び別紙２の各「不足金額」欄記載の金額が消失したのは，第三者が貸し方封筒に入っていた現金を盗んだか紛失によるものであり，原告は，この不足金の発生を隠すために，平成１１年４月から同年５月にかけては，別紙２の「し尿収集先氏名」欄記載の者から受領した同別紙「受領金額」欄記載の額を同別紙「納入金額」欄記載の額であったと報告し，同年６月以降においては，別紙１記載のとおり，現場職員から受領したし尿収集手数料を流用し，これを貸し方封筒に保管していた現金に生じた不足に充当していた旨主張する。そして，貸し方封筒に保管された現金が第三者により盗取された根拠として，①現金の入った貸し方封筒を保管していた手提げ金庫は施錠できないものであったこと，②執務時間中には保健衛生課職員その他第三者が手提げ金庫に接近することが可能であり，執務時間外であっても，手提げ金庫が保管されていたロッカーの鍵の所在を那賀町職員の多くが知っていたことから，同町職員その他の第三者において接近可能であったこと，③休日においても保健衛生課への出入りは自由であったこと，④原告は平成１１年当時し尿収集関係の事務以外に斎場建設関係の事務等も担当しており，非常に繁忙であったため，し尿収集手数料の金銭を十分に管理していなかったこと，⑤同年６月ころ，同町税務課における現金の紛失や同町住民課におけるノートパソコンの紛失といった事故があったことを挙げている。
(ア)　前記(1)オ，カ認定のとおり，し尿収集手数料は，平成１１年５月から同年８月までの約４か月間に１１度にわたり，４０００円ないし１万８０００円といった必ずしも少額とはいえない額が消失しており，しかもその額が１万円前後と概ね一定していることからすれば，し尿収集手数料消失の原因が，保健衛生課の通常の業務における現金の取扱い過程で起こる過誤ないし事故によるものとは到底考え難く，同課においてし尿収集手数料を受領し，原告が出納室に納入するまでの間に，何者かが故意に保管中の現金を抜き取ったものとみざるを得ない。(イ)　現場職員から原告が受領したし尿収集手数料のうち，受領当日に出納室に納入されたもの（別紙１の番号４，５，１７ないし２０，２８，２９）については，前記(1)イ認定のとおり，現場職員が午後４時ころまでに帰庁して原告にし尿収集手数料を手渡してから，原告が当日の午後４時３０分ころまでに金額を確認して出納室に納入するまでの時間が約３０分と短いことにかんがみると，外部の者ないし原告以外の保健衛生課職員がこれらの現金を盗取する機会はないというほかはない。他方，現場職員から原告が受領したし尿収集手数料のうち受領当日中に出納室に納入されなかったもの及び貸し方封筒内に保管された現金については，前記(1)イ認定のとおり，施錠されていない手提げ金庫の中に保管されていたところ，執務時間中には，保健衛生課内の空いている机の上に置かれており，外部からの第三者が盗取する機会がなかったとはいえない。
しかしながら，前記(1)オ，カ認定のとおり，平成１１年５月から同年８月までの４か月間に１１回にわたって同様の不足金が発生している一方，保管されていたごく一部の現金しか不足を生じていなかったことに照らすと，外部の者が手提げ金庫から現金を盗取したと考えるのは不自然に過ぎるというべきである。また，現場職員から原告が受領したし尿収集手数料のうち受領当日中に出納室に納入されなかったもの及び貸し方封筒内に保管された現金を保健衛生課の職員が盗取していた可能性についてみると，前記(1)イ認定のとおり，現金等を保管していた手提げ金庫は，施錠されないものであり，執務時間中は保健衛生課内の空いた机の上に置かれており，執務時間外においては施錠可能なロッカーに保管されていたが，ロッカーの鍵は，施錠されていないレターケースに保管され，その位置を課員が知っていたことからすると，保健衛生課の課員が，手提げ金庫内にある貸し方封筒内の現金又は現場職員から原告が受領したし尿収集手数料のうち受領当日中に出納室に納入されなかったものを盗取する機会はあったということができる。しかしながら，前記(1)ア，ウ認定のとおり，原告が最終的に金額を確認して出納室に上記金員を納入していたこと，原告が貸し方封筒記載の金額と同封筒在中の金額との間に１００円ないし数百円の齟齬があった場合に，同課の職員らに対し，不平を漏らしたり，注意をしたりしていたことからすれば，同課の職員らが，原告の監督下にある上記金員を盗取するとはにわかに考え難く，まして，前記(1)オ，カ認定のとおり，４か月間に１１回にわたり，４０００円ないし１万８０００円の現金が消失するという多数回にわたる数千円を超える金員の消失につき，同課職員が関与していた可能性はほとんどないということができる。


(ウ)　他方，原告は，前記(1)ア認定のとおり，し尿収集手数料の金額を確認して出納室に納入するという職務を１人で行っていたことに照らすと，現場職員から受領したし尿収集手数料や貸し方封筒内の現金を最も容易に着服できる立場にあったということができる。また，前記(1)オないしキ認定のとおり，原告が，し尿収集手数料に不足金が生じたにもかかわらず，上司への報告等必要な措置をとらなかったばかりか，内容虚偽の収入調書を作成して不足金の発生を隠蔽する行動をとっていることにかんがみると，発生したし尿収集手数料の不足額全額につき，原告が着服横領したことが推認されるとともに，協議会及び賞罰審査委員会における原告の横領を自認する旨の陳述を強く裏付けるというべきである。(エ)　また，原告が指摘する平成１１年６月ころに発生した那賀町税務課における現金の紛失や同町住民課におけるノートパソコンの紛失といった事故についてみると，証人Ａ及び弁論の全趣旨によれば，同町税務課及び同町住民課は，平成１１年当時，保健衛生課と別棟の建物にあったこと，同町税務課において紛失したとされる現金は釣り銭として準備していた３万円のうちの２万７０００円であり，紛失回数は１度だけであり，税務課の職員が帳簿を改ざんするなどこの紛失を隠蔽するような行動をとらなかったことが認められ，これらの事実に照らすと，同町税務課における現金や同町住民課におけるノートパソコンの紛失の場所や態様が保健衛生課におけるし尿収集手数料の不足金の発生と著しく異なっているということができ，これらの紛失の事実をもってしても，し尿収集手数料の不足金の発生につき，原告以外の第三者が関与していたことを窺わせるには足りないというべきである。イ　原告は，協議会及び賞罰審査委員会においてしたし尿収集手数料を着服横領したとの自白は虚偽であると主張し，その根拠として，①原告が平成１１年当時特に金銭的に困窮している状況にはなく，那賀町職員である妻と合わせて相当の収入があった一方，原告が着服横領したとされる額は１２万１２００円と低額であることからすれば，原告が横領するに至った動機が不明ないしあまりにも薄弱であること，②原告は，監査委員会において監査委員に対し虚偽の報告をしたことで非難された上，仕事が重なったために疲労が蓄積していたし，斎場建設を中心として職務が繁忙であったことや，他の職員に嫌疑が掛からないようにしたいこともあり，虚偽の自白をしても後で訂正すれば済むだろう，減俸，停職程度の軽微な処分で済むだろうなどと安易に考えていたのであり，協議会ないし賞罰審査委員会において，資料を与えられずに詳細な説明を求められるという適切に説明ないし反論をするのが困難な状況で，虚偽の自白をする動機があったとする。(ア)　しかしながら，証拠（乙３の１・３）によれば，原告は，平成１１年１１月８日の賞罰審査委員会において，し尿収集手数料を着服横領して，小遣いないし飲食費に充てた旨陳述していることが認められるところ，前記(1)オ，カ認定のとおり，原告が出納室に納入しなかった金額が，１回につき１万円前後，１か月につき２万円ないし４万円前後の額であることからすれば，原告が特に裕福であったとの事情が認められない本件において，小遣いないし飲食費に充てたとする原告の陳述は，着服横領の動機として不自然なものということはできない。また，原告が着服横領したとされる金額が，前記(1)オ，カ，(2)のとおり，合計１２万０２００円であったという点については，し尿収集手数料に不足金があることが発覚した時点における金額という以上の意味はなく，横領行為が継続されれば，より高額な被害金額になった可能性もあることからすれば，この金額をもって，原告の横領の動機が薄弱であったということはできない。(イ)　他方，原告に虚偽の自白をする動機があったかという点についてみると，未収金について虚偽の報告をすることと公金であるし尿収集手数料を着服したことを認めることとは全く次元の異なる問題であり，後者の方が一般的に重い責任を問われることからすると，監査委員会で内容虚偽の報告について責任を問われたことによって，原告が着服横領をしたという虚偽の自白をするとは考えられない。また，前記(1)エ認定のとおり，原告は，平成１０年１月以降，ほぼ残業をすることなく退庁しており，このことは斎場建設が開始された同年９月２８日以降も変わることはなかったことに照らすと，原告が繁忙であったとみることはできないし，繁忙であったことを前提として，原告が疲弊していたとみることもできない。そして，証拠（乙１の１１，２，３の１ないし３，１１，２５，証人Ａ，原告本人）によれば，原告が協議会において懲戒免職処分になったら大変である旨述べていること，原告は賞罰審査委員会において刑事告訴を受ける可能性について告知を受けていること，原告は，賞罰審査委員会において，現場職員から受領したし尿収集手数料のうち出納室に納入しなかった８万０１００円のうちの１万円については，最後まで着服したことを否認するとともに，紛失したし尿収集手数料関係の書類についても知らないという弁明で一貫させていたことが認められ，これらの事実によれば，原告が，協議会及び賞罰審査委員会（自己に対するものであることを原告が認識していたことは明らかである。）において，横領が認められ，懲戒免職処分を受ける可能性があったことを認識していた一方，１万円についての横領を否認し，紛失書類の紛失の原因や所在について明言しなかったことからすれば，他の職員に嫌疑がかかるか否かという点について特段の認識がなかったものと推認される。また，前記認定のとおり，原告が紛失書類の点や１万円について，一貫して弁明していたことに照らすと，原告が，資料がない状況で回答を迫られていたから，虚偽の自白をしたとみることはできない。


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平成１７年(行ケ)第１０７８９号審決取消請求事件
平成１８年９月１４日口頭弁論終結
判決
原告インフォコム株式会社
原告帝人株式会社
上記２名訴訟代理人弁理士林恒   徳
同土井健二
同平山聡
被告特許庁長官   中嶋誠
同指定代理人岡本   俊威
同杉山務
同立川功
同大場義則
主文
１原告らの請求を棄却する。
２訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２００３－５９７４号事件について平成１７年９月２７日にした審決を取り消す。
第２当事者間に争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
原告らは，発明の名称を「知的所有権の管理サービス提供方法及びそれを用いた管理サービス提供システム」とする発明につき，平成１２年８月３１日，特許を出願（特願２０００－２６２９８５号。以下「本願」という。請求項の数は１３である。）したが，平成１５年３月３日，拒絶査定を受けたため，こ
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れに対する不服の審判請求を行い，同年５月１２日付け手続補正書により明細書の特許請求の範囲の補正（以下，「本件補正」といい，本件補正後の明細書及び図面を「本願明細書」という。）を行った。
特許庁は，この審判請求を不服２００３－５９７４号事件として審理し，その結果，平成１７年９月２７日，本件補正を却下した上で，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同年１０月１１日，審決の謄本が原告らに送達された。
２特許請求の範囲
本件補正後の特許請求の範囲の請求項９（以下，この発明を「本願補正発明」という。）は，下記のとおりである。
記【請求項９】少なくとも特許，実用新案，意匠，商標のいずれかを含む知的所有権に係る情報の管理を希望する互いに独立した複数のクライアント及び前記各クライアントの代理人が使用するクライアント端末及び代理人端末とインターネットを介して接続され，前記クライアント及び／又は前記代理人に代わって，前記クライアント端末及び／又は前記代理人端末から入力される前記知的所有権に係る各案件の情報管理を行う知的所有権の管理サービス提供システ
ムであって，
前記クライアント端末及び／又は代理人端末から入力される，前記知的所有権の各案件に対して行われる各処理の進捗に関する進捗管理情報，前記各案件の属性に関する案件属性情報，及び前記各案件に関係する文書のデータに係る文書情報，のうちの少なくとも一つの情報を，前記管理サービス提供システムに格納し，前記クライアント端末及び／又は代理人端末からの要求に応答して，前記格納した各種情報の中から当該要求に応じた情報を取り出し，当該取り出した情報を含む当該要求に応じた表示画面を生成して，当該表示画面を前記クライアント端末及び／又は代理人端末へ出力する管理手段を有し，
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前記管理手段が前記管理サービス提供システムに格納する情報と，前記管理手段が前記クライアント端末及び／又は前記代理人端末へ出力する前記表示画面に含まれる情報に，前記知的所有権の各案件に対して行われる処理の続行あるいは当該処理の内容を承認するか否かについての情報が含まれることを特徴とする知的所有権の管理サービス提供システム。
３審決の理由
別紙審決書の写しのとおりである。要するに，①本願補正発明は，本願の出願の日前の出願であって本願の出願後に出願公開された特願２０００－１８５４７０号（特開２００２－３２５２６号公報）の願書に最初に添付した明細書及び図面（以下「先願明細書」という。）記載の発明（以下「先願発明」という。）と同一であり，特許出願の際独立して特許を受けることができるものではないから，本件補正は，平成１５年法律４７号による改正前の特許法１７条の２第５項で準用する同法１２６条４項の規定に違反するものであり，同法１５９条１項で準用する同法５３条１項の規定により却下されるべきであり，②本件補正前の特許請求の範囲の請求項９に係る発明（以下「本願発明」という。）は，その構成要件を更に限定した本願補正発明が先願発明と同一であるから，同様の理由により先願発明と同一であり，本願発明の発明者が先願発明の発明者と同一であるとも，また，本願の出願時にその出願人が先願の出願人と同一であるとも認められないので，特許法２９条の２の規定により特許を受けることができない，とするものである。
審決が認定した先願発明の内容は，次のとおりである。「特許や商標等の出願中の手続，ないし登録後の年金納付の管理等を効率的に行うため，各依頼者端末４と管理者端末２をインターネット等のネットワーク５を介して管理センター１のサーバに接続することで，依頼者自身が，独自の管理システムを導入することなく，自己の出願や権利の状況等を確認できる手
続管理システムであって，
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依頼者端末４又は管理者端末２から，案件のステータスに変更等があった場合にその都度更新が行われる案件管理情報を案件管理情報記憶手段１６に登録
する案件管理情報登録手段８，
依頼者端末４から，案件管理情報の詳細を閲覧したい案件の案件番号等をマウスでクリックする等により指定することで，その案件に関する案件管理情報
の詳細を閲覧可能とする案件管理情報公開手段９，
手続確認手段１１によって，案件番号等の案件特定情報と，次手続の種別，その期限等とが一覧表示すると共に，各案件について手続の実行の有無の確認欄を表示し，依頼者端末４のマウス等で手続の『実行』か『不実行』かいずれかの欄にチェックを入れて手続の指示を受ける手続管理システム」の発明
第３原告ら主張の取消事由の要点
審決は，本願補正発明の「代理人端末」が先願発明の「管理者端末」に相当するか否かの判断を誤り，その結果，本願補正発明と先願発明とが同一であると誤って判断して，本件補正を却下したものであり，この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，違法として取り消されるべきである。
１本願補正発明と先願発明との一致点の認定の誤り
(1)本願補正発明における「代理人端末」の意義


本件補正後の特許請求の範囲の請求項９には，「少なくとも特許，実用新案，意匠，商標のいずれかを含む知的所有権に係る情報の管理を希望する互いに独立した複数のクライアント及び前記各クライアントの代理人が使用するクライアント端末及び代理人端末」と記載されており，このうち，「少なくとも特許，実用新案，意匠，商標のいずれかを含む知的所有権に係る情報の管理を希望する互いに独立した複数の」は，「クライアント」と「代理人」の双方に係るものである。したがって，本願補正発明における「代理人端末」は，「前記各クライアントの，少なくとも特許，実用新案，意匠，商標のいずれかを含む知的所有権に係る情報の管理を希望する互いに独立した
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複数の代理人が使用する代理人端末」を意味すると解釈すべきである。日本語では，比較的長い同一の修飾句が二つの被修飾語を修飾する場合に，長い修飾句を２回重複して記載するのを省くことが一般であり，請求項９の記載は，上記のとおりに解釈するのが自然であるし，また，本願明細書の発明の詳細な説明及び図面の記載を参酌しても同様のことがいえる。本願補正発明における「代理人端末」の意義を上記のように解すると，本願補正発明における「代理人」は，「クライアント」と同様に，「管理サービス提供システム」を用いたＡＳＰによる管理サービスの利用者であり，その「代理人」が使用する本願補正発明における「代理人端末」は，「クライアント端末」と同様に，サービスの利用者側の端末装置である。
(2)先願発明における「管理者端末２」の意義
先願発明における「管理者端末２」は，手続管理システムにおいて手続管理サービスを提供する側の装置であることは明らかであり，その台数が複数になり，また，どのようにネットワークされようとも，手続管理サービスを提供する側の装置であるという点に変わりはない。
先願発明の手続管理システムは，特許庁等の手続先を除き，手続管理の依頼者と，その依頼を受けて管理を行う管理者という立場を異にする二者によって運用されるシステムであり，このシステムにおける依頼者は，管理センター１のサーバが備える機能に基づく管理サービスの提供を受ける側であり，サービスの利用者の立場にある。他方，管理者は，自らの管理センター１に備えられるサーバを用いて上記利用者に管理サービスを提供するサービス提供者である。先願発明の「管理者端末２」は，サービス提供者である管理者によって用いられるもので，サービス提供側の端末装置であることは明らかである。
(3)前記(1)及び(2)のとおり，本願補正発明における「代理人端末」はサービスの利用者側の端末装置であるのに対し，先願発明における「管理者端末
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２」はサービス提供側の端末装置であるから，両者は，装置の使用目的及び使用者の立場において異なっており，本願補正発明の「代理人端末」が先願発明の「管理者端末」に相当するとはいえず，これを相当するとした審決の認定は誤りであり，本願補正発明と先願発明とは同一ではない。(4)仮に，本願補正発明の「少なくとも特許，実用新案，意匠，商標のいずれかを含む知的所有権に係る情報の管理を希望する互いに独立した複数の」が，「代理人」に係らないと理解したとしても，請求項９には，「代理人端末」が管理サービス提供（システム）側の端末装置であることを意味する内容は全く含まれておらず，逆に，請求項９の「前記クライアント及び／又は前記代理人に代わって」との記載や，「クライアント端末」と「代理人端末」を同格に扱っている記載を考えれば，本願補正発明の「代理人端末」は，代理人に代わって情報管理を行う管理サービス提供（システム）側の端末装置ではなく，そのサービス提供を受ける側の端末装置であることを意味していることは明白であり，管理サービス提供側である先願発明の「管理者端末２」と同一視できないことに変わりはない。
(5)なお，上記のとおり，本願補正発明の「代理人端末」を用いる代理人がサービスの利用者であるのに対し，先願発明の「管理者端末２」を用いる管理者がサービスの提供者であるという相違によって，本願補正発明では，先願発明では得られない次のような効果を得ることができるものであり，上記の相違は微差といえるものではなく，両者は実質的に同一であるともいえない。ｱ先願発明では，手続管理サービスの提供者が特許事務所等の代理人であるので，クライアントは，自己の案件について，その代理人が管理センターのサーバを有している場合にのみ，手続管理システムによるサービスを受けることができる。もし，クライアントの他案件についての代理人がこのようなサーバを有していない場合には，同様のサービスを享受することができない。これに対し，本願補正発明では，代理人もサービスの利用者であるので，管
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理サービス提供システムによってサービス提供を行う者は，クライアントの代理人からも独立した立場となる。これにより，クライアントは，案件毎にどの代理人であるかということに関係なく，管理サービス提供システムによるサービスを享受することができる。
ｲ先願発明では，サービス提供のために，特許事務所等の代理人がサーバ等のシステムを構築しなければならないが，本願補正発明では，代理人はサービスの利用者であるので，システム構築の必要がなく，クライアントだけでなく，代理人も容易に管理サービスの提供を受けることが可能となる。
２被告の予備的主張に対する反論
被告は，本件補正後の特許請求の範囲の請求項９を原告らの主張するとおりの意味に解したとしても，先願発明には，そのような構成も開示されているから，本願補正発明と先願発明とが同一であるとの結論に影響しないと主張する。先願明細書に，代理人端末を複数設けること，ＩＤ等により各代理人端末を認証することが記載されているが，これは，あくまでも，サービスを提供する側のシステムの構成要素として記載されているにとどまり，本願補正発明のように，サービス提供を受ける側の端末として記載されているものではないから，被告の予備的主張は失当である。
第４被告の反論の骨子
審決の認定判断は正当であって，審決を取り消すべき理由はない。１本願補正発明と先願発明との一致点の認定の誤りについて
(1)本願補正発明における「代理人端末」の意義
本件補正後の特許請求の範囲の請求項９において，「少なくとも特許，実用新案，意匠，商標のいずれかを含む知的所有権に係る情報の管理を希望する互いに独立した複数の」は，「クライアント」のみに係り，「代理人」に係るのは，「前記各クライアントの」という言葉のみであると解するのが文言の解釈として自然である。
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また，特許法２９条１項及び２項の特許要件を判断するためにする特許出願に係る発明の要旨の認定は，特許請求の範囲の記載が一義的に明確でないなどの特段の事情がない限り，願書に添付された特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであり，同法２９条の２の要件を判断する場合においても同じであると解される。本件においては，上記のような特段の事情は認められず，原告らが主張するように，発明の詳細な説明の記載を参酌して要旨を認定することはできず，本件補正後の特許請求の範囲の請求項９の文言は，その記載どおりに解釈して先願発明と対比すべきである。
(2)先願発明における「管理者端末２」の意義
先願明細書の発明の詳細な説明の段落【００４９】には「なお，管理者端末２は例えば，特許事務所等に設置されたパーソナルコンピュータである。」と明確に記載されている。
(3)前記(1)及び(2)のとおり，先願発明の「管理者端末２」が，本願補正発明の「各クライアントの代理人が使用する代理人端末」に相当することは，明らかである。したがって，審決に原告らの主張する一致点認定の誤りはない。
２予備的主張
先願明細書の発明の詳細な説明の段落【０１１８】，【０１１９】及び【０１２１】には，サーバに複数台の管理者端末を接続してもよいこと及び複数台の管理者端末をＩＤ等で管理することが開示されているから，仮に，本件補正後の特許請求の範囲の請求項９を原告らの主張するとおりの意味に解したとしても，本願補正発明と先願発明とが同一であるとの結論に影響しない。
第５当裁判所の判断
１本願補正発明と先願発明との一致点の認定の誤りについて
(1)本願補正発明における「代理人端末」の意義
ｱ原告らは，本願補正発明に係る請求項９の「少なくとも特許，実用新案，意匠，商標のいずれかを含む知的所有権に係る情報の管理を希望する互いに
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独立した複数の」という語句は，「クライアント」と「代理人」の双方に係るものであるとして，本願補正発明における「代理人端末」は「前記各クライアントの，少なくとも特許，実用新案，意匠，商標のいずれかを含む知的所有権に係る情報の管理を希望する互いに独立した複数の代理人が使用する代理人端末」を意味すると主張する。
しかし，本願補正発明に係る請求項９の記載は前記第２の２のとおりであるところ，その「少なくとも特許，実用新案，意匠，商標のいずれかを含む知的所有権に係る情報の管理を希望する互いに独立した複数のクライアント及び前記各クライアントの代理人が使用するクライアント端末及び代理人端末」との記載からすると，「少なくとも特許，実用新案，意匠，商標のいずれかを含む知的所有権に係る情報の管理を希望する互いに独立した複数の」という文言は，その直後の「クライアント」を修飾するものであり，また，「前記各クライアントの」という文言は，同じくその直後の「代理人」を修飾し，「少なくとも・・・複数のクライアント」と「前記各クライアントの代理人」とを「及び」で接続しているものと理解するのが自然であって，「少なくとも特許，実用新案，意匠，商標のいずれかを含む知的所有権に係る情報の管理を希望する互いに独立した複数の」との文言が，「クライアント」のみならず「代理人」にも係ると解することはできない。原告らは，日本語では，比較的長い同一の修飾句が二つの被修飾語を修飾する場合に，長い修飾句を２回重複して記載するのを省くことが一般であると主張するが，そのようなことが一般的であるとまでは認められないし，上記請求項９の記載においては，「クライアント」及び「代理人」という対となる用語の前に，それぞれ「少なくとも・・・複数の」と「前記各クライアントの」という別々の修飾句が用いられているのであって，原告らの主張は採用できない（本件で問題となっているのは，特許請求の範囲の記載であるから，「代理人」にも「少なくとも・・・複数の」との修飾句が係る，すな--10
わち，代理人も「互いに独立した複数」であることが構成要件として必要なのであれば，出願人はそのことが明確になるように記載すべきであり，その表現方法（「代理人」にも上記修飾句が係ることが明確になるように，語句を加えたり，かっこ書きで注記したりする）も出願人自身が任意に選択することができたところである。）。
したがって，上記請求項９の記載部分には，「代理人」は，「少なくとも特許，実用新案，意匠，商標のいずれかを含む知的所有権に係る情報の管理を希望する互いに独立した複数のクライアント」の代理人であることは規定されているが，代理人が「少なくとも特許，実用新案，意匠，商標のいずれかを含む知的所有権に係る情報の管理を希望する互いに独立した複数の代理人」であることまでが規定されているということはできず，請求項９の全体の記載からみても，本願補正発明における「代理人端末」が「前記各クライアントの，少なくとも特許，実用新案，意匠，商標のいずれかを含む知的所有権に係る情報の管理を希望する互いに独立した複数の代理人が使用する代理人端末」を意味すると解することはできない。
ｲ原告らは，本願明細書の発明の詳細な説明及び図面の記載を参酌しても，本願補正発明における「代理人端末」が「前記各クライアントの，少なくとも特許，実用新案，意匠，商標のいずれかを含む知的所有権に係る情報の管理を希望する互いに独立した複数の代理人が使用する代理人端末」を意味するといえる旨主張する。
しかし，特許法２９条の２の要件を判断する場合において，特許出願に係る発明の要旨の認定は，同法２９条１項及び２項の要件を判断する場合と同様に，特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないなどの特段の事情がない限り，願書に添付された明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであると解される。本件においては，上記のような特段の事情は認められないから，本件補正後の特許請求の範囲の
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請求項９の文言をその記載どおりに解釈して，本願補正発明の要旨を認定し，先願発明と対比すべきであり，発明の詳細な説明等を参酌する余地はないというべきである。


平成１３年（ネ）第１９０８号　損害賠償等請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成１０年(ワ)第５４３号）（平成１４年１２月２日口頭弁論終結）
判　　　　　　　　決
控　訴　人　　　　　　有限会社ユタカインダストリー
訴訟代理人弁護士　　　林　　　正　紀
被　控　訴　人　　　　株式会社東北新社
被　控　訴　人　　　　A
両名訴訟代理人弁護士　宇都宮　秀　樹
同　　　　　　　　　　大　　　毅
同　　　　　　　　　　渡　邊　　　肇
同　　　　　　　　　　田　淵　智　久
同　　　　　　　　　　末　吉　　　亙
同　　　　　　　　　　三　好　　　豊
同　　　　　　　　　　松　村　祐　土
同　　　　　　　　　　野　口　祐　子
主　　　　　　　　文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１　控訴の趣旨
１　原判決を取り消す。
２　被控訴人らは，控訴人に対し，各自８０００万円及びこれに対する平成１０年２月５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。３　訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人らの負担とする。
第２　事案の概要
控訴人は，別紙映画著作物目録一～二八記載の映画の著作物（以下，順に「本件映画著作物一～二八」といい，併せて「本件映画著作物」という。）の著作権（以下「本件著作権」という。）又はその一部であるビデオグラムの複製権及び頒布権を取得した者であり，被控訴人らが，本件映画著作物をビデオグラムに複製し，これを頒布して控訴人の上記権利を侵害し，ビデオカセット等の販売価格相当の損害を被らせ，又は法律上の原因なく利益を受け，控訴人に損失を被らせたとして，被控訴人らに対し，４０億円のうち８０００万円につき，不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求をしている事案である。原審は，控訴人が本件著作権を取得したとは認められないとして，控訴人の請求をいずれも棄却した。
１　控訴人の主張
１－１　原審の訴訟手続の法律違反
原審の訴訟手続は，記録上，平成１２年１１月２２日午後２時に準備手続室において弁論準備手続が開かれ，裁判長は口頭弁論期日を同日時と指定し，その旨双方代理人に口頭で告知され，同日時，第２回口頭弁論が法廷で公開されて開かれ，従前の口頭弁論の結果陳述及び弁論準備手続の結果陳述がされて，弁論が終結されたとある。しかし，当日の訴訟手続は，準備手続室において弁論準備手続が開かれ，引き続き，その場で弁論が終結されたものであって，「不特定かつ相当数の者が自由に裁判を傍聴しうる状態」（東京地裁昭和６２年２月１２日判決・判例時報１２２２号２８頁参照）にある公開法廷に関係者が移動した事実はない。したがって，原審の第２回口頭弁論期日における訴訟手続は，口頭弁論の公開の原則に違反した違法があり，原判決は取り消されるべきである。
１－２　控訴人の本件著作権の取得
(1)前提事実
ＲＫＯ・ラジオ・ピクチャーズ・インク（その後「ＲＫＯ・ジェネラル・インク」に商号変更，以下「アール・ケー・オー」という。）は，１９５５年（昭和３０年）当時，本件著作権を有していた。
１９５５年（昭和３０年）１２月２２日，アール・ケー・オーとＣ＆Ｃテレビジョンコープ（以下「シー・アンド・シー」という。）は，本件著作権ないし本件映画著作物に関して，同日付け契約（乙１１－１，乙３６，以下「５５年契約」という。）を締結した。
シー・アンド・シーを承継したテレビジョン・インダストリーズ・インク（以下「インダストリーズ社」という。）を更に承継したトランスベアコン（以下「破産会社」ともいう。）が破産したところ，その破産手続（以下「本件破産手続」という。）において，１９７１年（昭和４６年）６月１日付けの米国ニューヨーク州南部連邦地方裁判所ライアン破産判事（以下「ライアン破産判事」という。）の決定に基づき，同月２日付けで，破産会社のアル・ブランバーグ破産管財人によってバンクラプシー・セール（以下「本件バンクラプシー・セール」という。）がされた。
控訴人は，以下の理由により，本件著作権又はその一部であるビデオグラムの複製権及び頒布権を取得した。


(2)「司法売買の原則」から生ずる国家行為の承認ア　５５年契約は，アール・ケー・オーがシー・アンド・シーに対し，本件著作権ないし本件映画著作物に関する一定の物権的権利を譲渡することを内容とするものである。本件破産手続が開始される前にアール・ケー・オー外１名が破産前のトランスベアコン及びフィルムズ・インコーポレイテッドに対し提起した本件映画著作物一一及び一六に係る著作権侵害訴訟（米国ニューヨーク州南部連邦地方裁判所１９６９CIV.３６４８，以下「フィルムズ訴訟」という。）におけるアール・ケー・オーの訴状（甲７０，乙４４）の「全世界のすべてのテレビ放映権はトランスベアコン社に許諾されている」（甲７０訳文２頁）との記載からすれば，５５年契約の解釈に当たって，テレビ放映のための一時固定物は１６ミリフィルム及び３５ミリフィルムに限定されないことは明らかである。また，５５年契約においては，シー・アンド・シーに訴訟提起権が与えられ，著作権更新登録及び映画著作物の頒布権の維持のために必要となる音楽著作物及び言語著作物のライセンスの維持について，いずれもシー・アンド・シー７０％，アール・ケー・オー３０％の費用負担で，第１次的にアール・ケー・オーの名義，第２次的にシー・アンド・シーの名義で行う等の忠実的法律関係（fiduciaryrelationship）が，シー・アンド・シーとアール・ケー・オーとの間で生じており，信託的法律関係を生じさせるものである。そして，同契約は，これを前提に，アール・ケー・オーとシー・アンド・シーとの間で，「独占的，排他的な」（soleandexclusive）頒布権を配分していた。また，アール・ケー・オーは，形式的に著作権者の地位にあったとしても，受益者（beneficiary）であるシー・アンド・シーに対し，信託的法律関係を崩壊させるような行動をしてはならない義務を負っていた。
イ　１９６２年（昭和３７年）１１月１７日，インダストリーズ社とオリエント・テレビジョン・インダストリーズ・インク（以下「オリエント社」という。）は，本件映画著作物に関して，インダストリーズ社がオリエント社に対して一定の権利を許諾する旨の同日付け契約（乙１８，４０－３，以下「６２年契約」という。）を締結した。
１９６６年（昭和４１年）１月２８日，インダストリーズ社とオリエント社は，６２年契約で規定されていた許諾期間を１９７７年（昭和５２年）１月１日まで延長すること等を内容とする同日付け契約（乙４０－４，以下「６６年契約」という。）を締結した。
ウ　１９７１年（昭和４６年）６月２日付けでされた本件バンクラプシー・セールにおいて，控訴人は，譲渡証書（甲５，乙４３，以下「本件譲渡証書」という。）に基づき，本件映画著作物を含む７４２作の長編映画及び９００作の短編映画からなるアール・ケー・オー・ライブラリーの日本，沖縄，韓国及び台湾における複製権，放送権，有線送信権，上映権，頒布権，その他本件著作権を含むすべての著作権を譲り受けた。
本件破産手続において，破産管財人が控訴人にどのような権利を譲渡したかを判断するに当たっては，破産財団に何が存在するかについての破産管財人の認識を基準とすべきである。本件譲渡証書には，「日本，沖縄，韓国，台湾又はこれらが現在構成する地域を領域として，テレビジョン・インダストリーズ・インクとオリエント・テレビジョン・インダストリーズ・インクとの間の１９６２年１１月１７日付け契約に記載され特定された映画著作物の初期著作権，更新著作権に基づく唯一かつ独占的権利及びライセンスにおけるすべての権利，資格，利益」（甲５訳文）として，ビデオグラムの複製権及び頒布権を含む完全な著作権が譲渡される旨が記載されている。したがって，本件バンクラプシー・セールにおいて，破産管財人は，本件映画著作物に関する日本における本件著作権を譲渡する意思を有していたことは明らかである。
エ　仮に，５５年契約により，シー・アンド・シーが権利の一部のみを譲り受けていたとしても，本件破産手続において控訴人が本件著作権を取得したことは，以下の法理によって保護を受ける。
まず，本件バンクラプシー・セールにおいて，フリー・アンド・クリアー（freeandclear）の法理の適用がある。本件では，フリー・アンド・クリアーの適切な手続が行われ，ショー・コーズ・オーダー（ordertoshow   cause，甲３１，乙４０－１）に「免責証書を取り交し，特定の契約を承認する」（exchangingreleaseandto   affirmacertain   contract）との記載がされている。これにより，承認された契約書に書かれた内容の権利が移転し，それ以外の債権債務関係がすべて消滅する。裁判所により特定の契約を承認する許可が与えられた以上，その契約にフリー・アンド・クリアーの趣旨を盛り込むことができる。本件バンクラプシー・セールは，申立て後，権利の排除される第三者に対して通知が行われるというフリー・アンド・クリアーの形式に沿っている。アール・ケー・オーは，このような機会を与えられながら異議を述べなかった。その結果，事件は既に確定し，従前の法律関係は，本件バンクラプシー・セールにおける本件譲渡証書（甲５）の契約条項で上書き（override）されている。したがって，被控訴人らは，国家によって上書きされる以前の消滅した法律関係を前提に主張を展開できる立場にはない。控訴人は，裁判所の決定によるバンクラプシー・セールで権利を取得したものであるから，ボナファイド・パーチェサー（bonafidepurchaser）である。ボナファイド・パーチェサーとは，「裁判所の決定に基づくバンクラプシー・セールで権利を取得した者」を意味し，「裁判所の決定の部分が上訴で破棄されたとしても，バンクラプシー・セールで購入した権利は保護される」という米国判例法上で確立した法理を意味する。なお，本件では，バンクラプシー・セールを許可した決定が確定して既判力が生じ，破産手続は対物手続（inremproceeding）であり対世的効力を生じた。したがって，控訴人は，ボナファイド・パーチェサーか否かを問題とするまでもなく，既判力を有する米国破産裁判所の決定に基づく本件バンクラプシー・セールで本件著作権を取得したと主張することで十分である。また，６２年契約及び６６年契約は，破産者とオリエント社との間で免責証書（甲４）を取り交わすことによって免責されて消滅している。我が国の裁判所は，本件著作権が破産会社に帰属していたか，また，これが本件バンクラプシー・セールの対象とされていたかについて判断することはできない。破産手続の係属中はもちろん，破産手続が終結した後においても，破産者の資産に対しては破産裁判所に専属管轄がある。したがって，本件バンクラプシー・セールにおいて権利を取得する際の控訴人のボナファイドネスの有無を判断する専属管轄は，バンクラプシー・セールの前後を通じてニューヨーク州南部連邦地方裁判所の破産裁判所にある。この裁判管轄の問題は，国際私法上，外国国家政府によってその管轄権に基づいてされた国家行為を，日本国政府が承認するかという問題に帰結するので，国際的協調の観点を尊重しなければならない。
(3)ニューヨーク州法による無条件の権利の取得


５５年契約は第１６．６項において，６２年契約は第１３．８項において，いずれも準拠法をニューヨーク州法と指定しているから，契約関係者間において，上記各契約の解釈，運用に基づく法的効果の実現については，ニューヨーク州法が適用され，「忠実的法律関係」（fiduciaryrelationship），「信託的法律関係」（trustrelationship），「解釈上の信託」（constructivetrust），「探索責任（burdenoftracing）」「衡平法上の禁反言」（equitable   estoppel），「権利失効の原則」（laches）及び「拘束力のない不能な条件」（impossibilliumnullaobligatioest）等の法理の適用がある。上記各契約は，いずれも信託的法律関係であるから，５５年契約に基づく条件及び限界は，控訴人の権利を制限する約款としては，遅くとも１９７１年（昭和４６年）には，禁反言及び権利失効の原則によって，無効となった。また，電波によりテレビ放送を行うには，音声と映像のかい離を回避するために電磁記録媒体であるビデオテープに一時固定する必要があり，これが許されないのであれば，控訴人が取得した権利は全く意味がなく実効性のない権利となってしまう。したがって，上記各契約の「１６ミリフィルム又は３５ミリフィルムを用いて」との文言は，遵守することが不可能な制約であり，拘束力がない。
(4)時効取得
仮に，控訴人の本件バンクラプシー・セールによる本件著作権の取得に瑕疵があったとしても，控訴人は，１９７１年（昭和４６年）６月１日付けのライアン破産判事の決定に基づく，同月２日付け本件バンクラプシー・セールにより，本件著作権を取得したと過失なく信じ，以後，次の①～⑦のとおり，本件著作権を，劇場上映，テレビ放映及び劇場以外の頒布により，少なくとも１０年間以上，反復継続して行使したから，１０年を経過した昭和５６年６月２日には本件著作権を時効取得した。そこで，控訴人は，被控訴人らに対し，平成１３年６月６日の当審口頭弁論期日において，上記時効を援用する旨の意思表示をした。①　控訴人は，昭和４６年ころから昭和５０年ころまで，その関連会社を通じ，被控訴人株式会社東北新社（以下「被控訴人会社」という。）に本件映画著作物を含む少なくとも２００作以上のアール・ケー・オー・ライブラリーを構成する映画についてライセンスし，被控訴人会社は，そのころ，これらの映画を我が国の各テレビ局で放送させた。
②　そのころ，控訴人は，テレビ東京に対し，アール・ケー・オー・ライブラリーである「キングコング」（本件映画著作物一一）をライセンスし，テレビ東京は，これを放送した。
③　その後，控訴人及びその関連会社であるワールドワイドフィルム有限会社は，控訴人の協力者であるインターナショナルプロモーションに対し，「市民ケーン」（本件映画著作物一六）の劇場上映権をライセンスした。④　また，インターナショナルプロモーションに対する個別の承諾に応じて，劇場上映権，テレビ放映権及び劇場以外の頒布権について，頒布した。⑤　控訴人は，ワールドワイドフィルムを通じて，株式会社東京ダビングに対し，テレビ放映権を許諾し，そのころ同権利は日本放送協会（ＮＨＫ）に売却され，ＮＨＫはこれを放送した。
⑥　インターナショナルプロモーションが，控訴人の許諾なく「市民ケーン」（本件映画著作物一六）外の映画を日本テレビにライセンスし，平成２年１１月３日，日本テレビがこれを放送するという事件が発生した際，控訴人は，著作権者として紛争処理に奔走した。
⑦　控訴人は，昭和４６年６月２日から現在に至るまで，フィルムズ訴訟に係る本件映画著作物一一及び一六について，美術館の要望及び問い合わせに従い，その上映，頒布につき許諾を行ってきた。
(5)対抗要件の欠缺について
被控訴人会社は，控訴人の本件著作権の譲受けについて，対抗要件の欠缺を主張するが，米国倒産手続において権利の譲渡を受けた控訴人には，双方申請を原則とする我が国の著作権の登録を受ける手段はないのみならず，著作権の登録制度は，外国著作物について方式主義による登録を義務付けることになり，ベルヌ条約の無法式主義の履行義務に反する。したがって，米国著作物について米国の取引法に基づいて帰属が決められた著作権については我が国著作権法７７条の適用はなく，対抗要件欠缺の主張は許されない。
また，著作権の登録制度は，現実の利用者が少なく，制度として機能していないから，対抗要件欠缺の主張を適用することは，条理に反する。さらに，本件バンクラプシー・セールには，既判力があり，アール・ケー・オーに対しても効力が及ぶ以上，被控訴人会社が，アール・ケー・オーから権利を承継したと主張することは許されない。加えて，被控訴人会社は，昭和４７年ころより，「キングコング」（本件映画著作物一一）を除いたアール・ケー・オー・ライブラリーを構成する２００作余りの映画著作物について，控訴人の関連会社を通じて，控訴人からライセンスを受けていた。それにもかかわらず，控訴人が我が国の著作権の登録制度の欠陥から登録を得ることができないことにより，アール・ケー・オーから本件映画著作物について権利を取得したと主張することは，信義則に反し，被控訴人会社は背信的悪意者に当たるから，控訴人の対抗要件の欠缺を主張することはできない。
１－３　被控訴人らの著作権侵害行為
被控訴人会社は，本件映画著作物をビデオグラムに複製し，これを第三者に頒布し，被控訴人A（以下「被控訴人A」という。）は，被控訴人会社の代表取締役として，上記行為を行った。被控訴人らのこれらの行為は，控訴人の有する本件著作権又はその一部であるビデオグラムの複製権及び頒布権の侵害に当たる。
１－４　控訴人の損害ないし損失
(1)ビデオカセットのレンタル市場における損害
平成元年１１月１日当時，社団法人日本映像ソフト協会に加盟するレンタル許諾店は７６０６店であり，レンタルショップにおける本件映画著作物に係るビデオカセットの販売価格は，１本当たり１万５８００円である（甲５６）。１店舗につき，「市民ケーン」（本件映画著作物一六）は２本，その余の２７作は少なくとも各１本は販売できたから，その販売価格相当の損害額は３４億８５０６万９２００円となり，レンタル市場に控訴人が参入できなかった損害は相当の金額に上る。そこで，その損害額は，合計３６億０５２４万４０００円又は裁判所が適正に評価するこれに準ずる金額とする。
(2)ビデオカセット及びレーザーディスクのセル市場における損害平成１１年１１月１日当時，ビデオカセット及びレーザーディスク市場における販売価格は１本当たり３８００円である（甲６０）ところ，本件映画著作物は，過去５年間，平均３万本以上は販売できたことが推認されるから，その販売価格相当の損害額は，合計５億７０００万円となる。
(3)弁護士費用
本件訴訟において，被控訴人らに負担させるべき弁護士費用は，８０００万円又は認容額の１０％のいずれか多い金額が相当である。
(4)損害賠償請求


以上のとおり，控訴人の損害は４０億円を下らないが，その一部である８０００万円について損害賠償請求する。
(5)不当利得返還請求
また，被控訴人らは，法律上の原因なくして上記著作権侵害行為により利益を受け，これにより控訴人は損失を被ったが，その額は，上記のとおり４０億円を下らないから，その一部である８０００万円について不当利得返還請求する。
１－５　消滅時効について
被控訴人らの消滅時効の主張は，時機に後れた攻撃防御方法として却下されるべきである。
仮にそうでないとしても，被控訴人会社の許諾に基づいて「セル・オア・レント」方式で市場に流通させたビデオカセットについては，被控訴人らが市場からリコールを行う義務を負う。そして，継続的不法行為においては，損害が継続して発生する限り，日々新たな不法行為として，各損害を知ったときから各別に消滅時効が進行するものであるところ，被控訴人らは，昭和５９年以来，現在に至るまで，「セル・オア・レント」方式で違法にビデオカセットを市場に流通させ，控訴人の頒布権を侵害しているから，被控訴人らの消滅時効の主張は理由がない。
２　被控訴人らの主張
２－１　原審の訴訟手続の法律違反について
原審の第２回口頭弁論の方式は，当該期日の口頭弁論調書に記載のとおりであり，控訴人の主張は失当である。
２－２　控訴人の本件著作権の取得について
控訴人が本件著作権又はその一部であるビデオグラムの複製権及び頒布権を取得した事実はない。
(1)「司法売買の原則」から生ずる国家行為の承認についてア　控訴人主張のフィルムズ訴訟は，域外地域に関するものではなく，ビデオグラムに関する解釈が争われたものでもないから，本件とは無関係であるのみならず，同訴訟に係る訴状においても，非劇場上映権については１６ミリフィルムのみを使用するものに限定されることを明確に述べている。また，控訴人が根拠とする本件バンクラプシー・セールにおける本件譲渡証書の存在自体が疑わしい上，本件譲渡証書に記載されている１万ドルの破産管財人に対する支払は実際には行われておらず，破産管財人も，本件譲渡証書は記載された作成日より後に作成されたものであると言明している。破産裁判所は，オリエント社に対する譲渡を許可したのであって，本件譲渡証書に記載された控訴人に対して許可したものではない。債権者への通知も，オリエント社に対する譲渡についての同意を求めている。したがって，控訴人が，本件破産手続において，本件譲渡証書に基づき，本件映画著作物に関して何らかの権利を取得したことはない。
イ　破産会社が，本件著作権又はその一部であるビデオグラムの複製権及び頒布権を取得していないことは，以下の経緯からも明らかである。すなわち，１９０９年米国著作権法の下では，著作権は不可分のものとされ，著作権全体としてでなければ移転できなかったところ，シー・アンド・シーは，アール・ケー・オーの有する権利の一部のみについて権利の設定を受けたのであるから，著作権を取得したものと解する余地はなく，ライセンシーの地位を取得したにすぎない。５５年契約の第３．１項に「第３．０２項，第３．０３項及び第３．０４項に基づいてＣ＆Ｃに対し明確に付与されていないすべての権利は・・・ＲＫＯに明確に留保されている」（乙３６訳文２３頁）と規定されているとおり，本件映画著作物の著作権はアール・ケー・オーに留保され，アール・ケー・オーは，現在も留保された本件著作権を有しており，ライセンサーとしての立場にある。このように，シー・アンド・シーは，本件映画著作物についてアール・ケー・オーが有する権利の一部について，５５年契約により許諾を受けた単なるライセンシーの地位，すなわち，①３５ミリフィルム及び１６ミリフィルムを用いた劇場上映権，②３５ミリフィルム及び１６ミリフィルムを用いたテレビ放映権及び③１６ミリフィルムを用いた非劇場上映権という極めて限定された権利をライセンスされた者にすぎず，アール・ケー・オーとの間において，控訴人主張の忠実的法律関係ないし信託的法律関係が成立する余地はない。５５年契約の第１２条は，映画の著作権の更新費用をアール・ケー・オーとシー・アンド・シーとの間において分担することを規定するが，この規定の目的は，本件映画著作物の劇場上映権，テレビ放映権及び非劇場上映権のライセンシーの地位にあったシー・アンド・シーも，著作権の更新につき利益を享受する立場にあったことから，更新費用の一部負担を求めたものにすぎない。５５年契約において，非劇場上映権の許諾は，１６ミリフィルムを使用するもののみについて行われ，非劇場上映権からはホームユース権（家庭で上映する権利）が除外されているのであるから，シー・アンド・シーは，５５年契約によって，家庭用ビデオグラムの複製権及び頒布権を取得したことはない。そして，６２年契約は，５５年契約の条項が組み入れられており，５５年契約の範囲内でのみ再許諾することが明記されている以上，インダストリーズ社は，６２年契約により，オリエント社に対し，自己の有する１６ミリフィルムを使用する非劇場上映権（ホームユース権は含まない。）のみを再許諾したにすぎない。したがって，破産会社もまた，家庭用ビデオグラムの複製権及び頒布権を取得したことはない。ウ　仮に，控訴人が，本件バンクラプシー・セールによって一定の権利を取得したとしても，本件バンクラプシー・セールの対象には，本件著作権は含まれておらず，また，本件破産手続に適用される１８９８年米国破産法上，破産管財人が破産手続の中で第三者に対して売却できる財産は，当該破産手続の破産財団を構成する財産だけであり，破産管財人は破産者の有していた財産に関する権原を承継するにすぎない。また，上記のとおり，１９０９年米国著作権法の下では著作権は不可分であったから，破産会社が一部の権利しか取得していない以上，本件著作権はアール・ケー・オーに留保され，本件バンクラプシー・セールにより控訴人に本件著作権が移転することはない。
エ　本件バンクラプシー・セールにおいて，控訴人主張のフリー・アンド・クリアーの法理の適用はない。フリー・アンド・クリアーの法理は，売却対象の資産に負担（lien）が付着している場合において，一定の要件を満たす譲渡により，この負担が除去され，譲受人が負担の付着のない完全な権利を取得するという理論にすぎない。そして，この法理が破産手続中の売却について適用されるためには，破産管財人が，当該売却において対象資産の負担を除去したい旨を明示した許可申請書を提出し，破産裁判所が，負担を除去する旨の売却許可決定をする必要がある。本件において，アール・ケー・オーが留保していた権利は，本件著作権そのものであり，負担ではない。また，本件バンクラプシー・セールの売却許可決定には，負担を除去する旨の記載はない。


オ　控訴人は，ボナファイド・パーチェサーではない。控訴人主張に係るボナファイド・パーチェサーの法理は，権原の瑕疵について善意無過失である第三者は，その瑕疵が治癒されたものとして，売買の対象物について前主が有していた権利以上の権利を取得することがあり得るとのボナファイド・パーチェサー・フォア・バリュー・ウィズアウト・ノーティス（bonafidepurchaser   forvaluewithoutnotice）の理論をいうものと解されるが，アール・ケー・オーが留保した権利は，上記のとおり本件著作権そのものであり，瑕疵ではなく，また，控訴人は，６２年契約の実質的な当事者であり，契約内容について悪意であったから，善意者として保護されることはなく，契約内容以上のものを要求することは公序良俗違反である。日本における本件著作権の譲渡の準拠法は，日本法であるが，我が国の著作権法の下では，著作権の善意取得は認められていない。カ　控訴人の主張する相互免責は，１９７１年４月２０日付け「契約及び譲歩を確認することを検討する債権者集会のためのショー・コーズ・オーダー」添付の破産管財人の許可申請書における「権利放棄（release）を取り交わすことによって」をいうものと解されるが，同文言は，破産管財人がオリエント社に対して有していた請求権を放棄することを意味するにすぎず，当該和解の当事者ではない第三者の権利に影響を与えるものではない。
キ　既判力は，当事者となっていない者に及ばず，また，審理の対象となっている権利以外には及ばないが，被控訴人らは，本件破産手続の当事者ではなく，本件著作権は審理の対象となっていない。また，控訴人及び被控訴人会社は東京に本店を有する日本法人であり，被控訴人Aは被控訴人会社の代表者であるから，原審裁判所に本件訴訟の管轄があることは明らかである。
(2)ニューヨーク州法による無条件の権利の取得についてアール・ケー・オーとシー・アンド・シーとの間に信託的法律関係が成立する余地がないことは上記のとおりである。また，被控訴人らに禁反言ないし権利失効の原則などが適用される余地もなく，テレビ放映の問題は，本件と関係がない。
(3)時効取得について
本件著作権の時効取得をいう控訴人の主張は失当である。すなわち，まず，本件譲渡証書によって控訴人に対し譲渡された権利は，日本，沖縄，韓国及び台湾における，本件映画著作物に関する，①３５ミリフィルム及び１６ミリフィルムを用いた劇場上映権，②３５ミリフィルム及び１６ミリフィルムを用いたテレビ上映権，③１６ミリフィルムのみを用いた非劇場上映権のライセンス権であり，控訴人の主張に係る行為は，いずれも上記ライセンス権の行使にすぎず，本件映画著作物の著作権者としての著作権の独占的，排他的行使には当たらない。また，著作権の時効取得が認められるためには，「自己ノ為ニスル意思」（民法１６３条）を有していることが必要であり，自主占有か否かは，財産権行使の原因となる事実によって外形的，客観的に定められるべきであるが（最高裁平成９年７月１７日第一小法廷判決・民集５１巻６号２７１４頁），控訴人はライセンス権を有する者にすぎず，控訴人の主張に係る行為がいずれもライセンス権の行使にすぎないことは上記のとおりであるから，控訴人は，「自己ノ為ニスル意思」を欠く。さらに，本件バンクラプシー・セールの経緯から，控訴人が本件映画著作物の著作権者になり得ないことは一見して明白であるから，控訴人は，昭和４６年６月２日当時，自己が著作権者ではないことについて悪意であり，仮に善意であったとしても，過失があったというべきである。
(4)対抗要件の欠缺
仮に，控訴人が本件著作権の譲渡を受けたとしても，被控訴人会社は，本件映画著作物の著作権者であるアール・ケー・オーからそのビデオグラムの複製権及び頒布権の再許諾を受けており，対抗要件の欠缺を主張できる法的利害関係を有する第三者であるから，控訴人が本件著作権の譲渡について移転登録を経ていない以上，被控訴人会社に対し，その譲受けを対抗することができない。控訴人は，被控訴人会社が背信的悪意者に当たるとも主張するが，映画について，テレビ放映権と家庭用ビデオグラムの複製権及び頒布権が別の者に帰属することは通常のことであり，被控訴人会社が，家庭用ビデオカセットを複製，頒布する権利について背信的悪意者ということはできない。
２－３　被控訴人らの著作権侵害行為について
控訴人は，上記のとおり，本件著作権を取得していないから，被控訴人らの行為は，控訴人の著作権侵害行為には当たらない。
２－４　控訴人の損害ないし損失について
控訴人の損害ないし損失の主張は争う。
２－５　消滅時効
仮に，控訴人が本件著作権を取得し，被控訴人らの行為が著作権侵害の不法行為に当たるとしても，控訴人は，昭和６２年６月１５日までには，不法行為の損害及び加害者を知っていたから，本訴提起（平成１０年１月１４日）より３年以前に発生した不法行為に基づく損害賠償請求権については，３年の消滅時効期間が満了した。そこで，被控訴人らは，控訴人に対し，平成１１年１１月１９日の原審弁論準備手続期日において，上記時効を援用する旨の意思表示をした。
第３　当裁判所の判断
１　原審の訴訟手続の法律違反について
控訴人は，平成１２年１１月２２日午後２時に開かれた原審の第２回口頭弁論期日における訴訟手続は，口頭弁論の公開の原則に違反した違法があると主張する。しかし，原審の第２回口頭弁論調書には，「場所及び公開の有無」欄に「東京地方裁判所民事第二九部法廷で公開」と記載され，同口頭弁論調書は権限ある書記官によって法定の形式を具備して作成されたことが記録上明らかである。そして，口頭弁論の公開・非公開は，口頭弁論の方式に関するものであり，口頭弁論の方式に関する規定の遵守は調書によってのみ証明することができる（民事訴訟法１６０条３項本文）事項であるところ，控訴人の上記主張は，口頭弁論調書の上記記載に反するものであるから，それ自体失当というほかない。２　控訴人の本件著作権の取得原因１（「司法売買の原則」から生ずる国家行為の承認）について


(1)アール・ケー・オーが１９５５年（昭和３０年）当時本件著作権を有していたこと，シー・アンド・シーを承継したインダストリーズ社を更に承継したトランスベアコンが破産したこと，その破産手続（本件破産手続）において，１９７１年（昭和４６年）６月１日付けの米国ニューヨーク州南部連邦地方裁判所ライアン破産判事の決定に基づき，同月２日付けで，破産会社のアル・ブランバーグ破産管財人によって本件バンクラプシー・セールがされたことは当事者間に争いがない。(2)控訴人は，１９５５年（昭和３０年）１２月２２日にアール・ケー・オーとシー・アンド・シーが締結した５５年契約（乙１１－１，乙３６）は，アール・ケー・オーがシー・アンド・シーに対して，本件著作権ないし本件映画著作物に関する一定の物権的権利を譲渡することを内容とするものであったと主張する。そこで，５５年契約の内容について検討するに，５５年契約の契約書（乙１１－１，乙３６）には，「第１条　定義　１．０　本契約において，また本契約中に用いられる場合において：　１．０１　『域内地域』という用語は，以下の地形上の地域のみを含むとみなされるものとする：アメリカ合衆国４８州，アラスカ準州及びハワイ準州，カナダ自治領，その大西洋岸地域，ニューファンドランド島，並びにバハマ諸島。　１．０２　『域外地域』という用語は，『域内地域』という用語により包含される地形上の地域以外の，世界のすべての地形上の地域を含むとみなされるものとする。　１．０３　『無料テレビ』という用語は，家庭で受信又は視聴する特権について何らの料金も徴収されない番組についての，正規に許可されたテレビ局の施設を用いた，現在知られているか又は将来発見される手段による，テレビという媒体のみを通じた本契約に基づく映画の放送をいうものとみなされるものとする。　１．０４　『有料テレビ』という用語は，家庭で受信又は視聴する特権について料金が徴収される番組についての，テレメーター，スカイアトロン，フォーンビジョン，又はその他の類似の開発品による，いわゆる加入テレビという媒体のみを通じた本契約に基づく映画の放送をいうものとみなされるものとする。・・・１．０８　映画に関する『テレビ向け翻案権』という用語は，（ａ）ライブベースによるか，フィルム，エレクトロニカム又は磁気テープによるか，あるいは現在知られているか又は将来発見されるその他いかなる記録手段によるかを問わず，テレビ放送での使用のみを目的とした映画の新バージョン又は映画に基づくプレゼンテーション（かかる新バージョン又はプレゼンテーションは，映画そのもの，映画に含まれない部分を含む映画のベースとしての文芸作品及び／又は脚本並びにかかる文芸作品及び／又は脚本の翻案，再アレンジ，改変，又は修正に基づくものであり得る）を作成し，かかる作成を行う権限を他者に付与する独占的で永続的な権利，並びにかかる新バージョン又はプレゼンテーションに関連して当該映画のタイトル又は当該映画に含まれる音楽を使用し，かかる使用を行う権限を他者に付与する権利，並びに（ｂ）かかる新バージョン又はプレゼンテーションをテレビ局で放送し，かつ，かかる放送を行うライセンス及び権限を他者に付与する独占的で永続的な権利を意味する。・・・１．１１　映画に関する『１６ミリによる非劇場上映権』という用語は，１６ミリフィルムのみを使用して，各映画を上映し，配給し，その他利用する独占的で世界規模の権利及びかかる映画を上映し，配給し，その他利用する権限を他者に付与する独占的で世界規模の権利を意味する。ただし，映画館での上映，テレビ放送，家庭内使用（ホームユース）の目的で，若しくは硬貨投入式機械のために使用する権利，又はかかる権利を他者に付与する権利を明確に除外する。・・・１．１３『リメイク』という用語は，従前の映画版において描写されたものと実質上同一のストーリーを異なる形又は方法で伝える映画を意味し，ＲＫＯは，かかるリメイクに関連して，従前の映画版に含まれる音楽，従前の映画のベースとしての文芸作品及び／又は脚本（従前の映画版において使用されなかった部分を含む），並びに従前の映画のベースとしてのかかる文芸作品及び／又は脚本の翻案，再アレンジ，改変，又は修正を使用する権利を有するものとする」（乙３６の訳文２頁～６頁），「第２条　映画　２．０　Ａ，Ｂ，Ｃ－１，Ｃ－２，Ｄ及びＥとしてそれぞれ指定される別表は，本契約に添付され本契約の一部をなす。・・・別表Ａ：この別表は，ＲＫＯが完全所有する長編映画（以下『Ａ映画』という）（かかる映画について，いかなる第三者も下記の『別表Ｂ』という表題のもとで記載される性格を有する参加利益を持たない）のリストを記載するものである。　別表Ｂ：この別表は，ＲＫＯが完全所有する長編映画（以下『Ｂ映画』という）（かかる映画に関して，第三者が，かかる各映画の配給から得られる純受取高，純収益，若しくは純利益に関する特定の支払，又はかかる各映画の配給の際に若しくはそれに関連して発生するその他の何らかの形による支払を受領する権限を有するか，あるいはかかる権限を有することになることがある）のリストを記載するものである。　別表Ｃ－１：この別表は，ＲＫＯが完全所有する短編映画（以下「Ｃ－１映画」という）（ただし例外として，この別表の最終頁に記載の“Humanettes”と題される１２本のワンリーラーの場合は，ＲＫＯはかかる各映画についての未分割の２分の１の持分のみを所有する）のリストを記載するものである」（同６頁，７頁），「第３条　付与　３．０　本契約に記載の条件及び条項に従い，ＲＫＯは，ＲＫＯが以下の権利並びに以下の権利を付与する権利及び権限を有している限りにおいて，以下の権利をＣ＆Ｃに対し売却し付与する。・・・３．０２　長編映画について－域外地域：　ＲＫＯは，各Ａ映画及び各Ｂ映画についてのみの以下の権利を，ＲＫＯがかかる権利並びにかかる権利を付与する権利及び権限を有する限りにおいて，かかる映画が米国で最初に公開されたシーズンに続く５シーズンの間公開された後にＣ＆Ｃに対し売却し付与する・・・（ａ）かかる各映画を，１６ミリフィルム又は３５ミリフィルムを用いて，域外地域内の映画館において上映し，上映する権限を他者に付与する，著作権に基づく（又はその更新に基づく）単独で独占的かつ永続的な権利，ライセンス及び特権（かかる目的のためにのみ，かかる各映画をかかる域外地域において配給し，ライセンスし，利用する権利，及びかかる権利を他者に付与する権利を含む）；並びに　（ｂ）無料テレビ及び有料テレビの双方において，又は域外地域に所在するテレビ局において，１６ミリフィルム又は３５ミリフィルムを用いて，かかる映画を放送し，配信する権利，及びかかる権利を他者に付与する，著作権に基づく（又はその更新に基づく）単独で独占的かつ永続的な権利，ライセンス及び特権（かかる目的のためにのみ，かかる各映画をかかる域外地域


において配給し，ライセンスし，利用し，上映する権利，及びかかる権利を他者に付与する権利を含む）。　本第３．０２項においてＣ＆Ｃに付与される権利は，次の各項目に従うものである：・・・３．０４　長編映画についての１６ミリによる非劇場上映権：　ＲＫＯは，Ａ映画及びＢ映画に関する以下の権利のみを，ＲＫＯがかかる権利並びにかかる権利を付与する権利及び権限を有する限りにおいて，Ｃ＆Ｃに対し永続的に売却し付与する：　３．０４１　域内地域におけるかかる各映画の１６ミリフィルムによる非劇場上映権（ただし，Ｃ＆Ｃが第３．０３項に基づいてかかる映画をテレビ放送のため使用する権利を有する場合に限る）。・・・３．０４２　域外地域におけるかかる各映画の１６ミリフィルムによる非劇場上映権（ただし，Ｃ＆Ｃが第３．０２項に基づいてかかる映画を使用する権利を有する場合に限る）。・・・３．１　Ａ映画及びＢ映画に関し，第３．０２項，第３．０３項及び第３．０４項に基づいてＣ＆Ｃに対し明確に付与されていないすべての権利は，使用者の世界中における時期を問わない単独で独占的かつ永続的な権利とともにＲＫＯに明確に留保されている。かかるすべての権利には，当該映画についての一切のリメイク権・・・一切のテレビ向け翻案権・・・一切の舞台向け翻案権・・・一切のラジオ権・・・並びに当該映画の著作権・・・が含まれるがこれらに限られない。・・・域内地域における・・・劇場上映権（再上映権を含む）を・・・明確に留保する。　３．２　ＲＫＯは，第３．１項に基づいて各Ａ映画及びＢ映画を世界中における配給のためリメイクする権利（リメイク版のタイトルとしてかかる各映画の現行タイトルを使用する権利を含む）を明確に留保している」（同８頁～２３頁）との記載がある。また，同契約書に添付された別表Ａ（乙１１－２）には，本件映画著作物九，一一～一四，一六，二二～二五，二七及び二八が，別表Ｂ（同）には，本件映画著作物一～八，一〇，一五，一七～二一及び二六が，それぞれ記載されている。
上記記載によれば，５５年契約において，①本件映画著作物九，一一～一四，一六，二二～二五，二七及び二八は，長編映画中の「Ａ映画」に，本件映画著作物一～八，一〇，一五，一七～二一及び二六は，同「Ｂ映画」に分類していること（別表Ａ，Ｂ），②我が国は「域外地域」に含まれること（第１．０１項，第１．０２項），③「域外地域」において，「Ａ映画」及び「Ｂ映画」について，アール・ケー・オーがシー・アンド・シーに付与した権利は，１６ミリフィルム又は３５ミリフィルムを用いて，域外地域内の映画館において上映し，上映する権限を他者に付与する，著作権に基づく（又はその更新に基づく）単独で独占的かつ永続的な権利，ライセンス及び特権（劇場上映権），無料テレビ及び有料テレビの双方において，又は域外地域に所在するテレビ局において，１６ミリフィルム又は３５ミリフィルムを用いて，映画を放送し，配信する権利及びこの権利を他者に付与する，著作権に基づく（又はその更新に基づく）単独で独占的かつ永続的な権利，ライセンス及び特権（テレビ放映権），並びに１６ミリフィルムのみを使用して，映画を上映し，配給し，その他利用する独占的で世界規模の権利及びこの映画を上映し，配給し，その他利用する権限を他者に付与する独占的で世界規模の権利（非劇場上映権）であること（第１．１１項，第３．０２項，第３．０４２項），④「Ａ映画」及び「Ｂ映画」に関し，第３．０２項，第３．０３項及び第３．０４項に基づいてシー・アンド・シーに明確に付与されていないすべての権利は，アール・ケー・オーに留保され（第３．１項，第３．２項），特に，本件映画著作物を含む映画の著作権は明示的にアール・ケー・オーに留保される旨が規定されていること（第３．１項）が認められる。
以上のとおり，５５年契約は，本件映画著作物を含む長編映画について，日本を含む域外地域においては，劇場上映権，テレビ放映権及び非劇場上映権のみを付与する旨明確に規定し，この三つの権利の内容についても，「１６ミリフィルム又は３５ミリフィルムを用いて」「１６ミリフィルムによる」との文言の点も含め，詳細かつ具体的に規定しており，シー・アンド・シーに明確に付与されていないすべての権利がアール・ケー・オーに留保される旨の権利留保規定を明示的に定めている。また，長編映画に関するテレビ放映権の定義規定において，域外地域と域内地域を比較すると，域外地域に関する規定のみ「１６ミリフィルム又は３５ミリフィルムを用いて」という媒体の限定文言が付加されていることに照らすと，同契約における「１６ミリフィルム又は３５ミリフィルムを用いて」という文言は，厳密に媒体を限定したものと解するのが相当である。
控訴人は，フィルムズ訴訟におけるアール・ケー・オー外１名の訴状（甲７０，乙４４）の「全世界のすべてのテレビ放映権はトランスベアコン社に許諾されている」（甲７０訳文２頁）との記載からすれば，５５年契約の解釈に当たって，テレビ放映のための一時固定物は１６ミリフィルム及び３５ミリフィルムに限定されないと主張する。しかし，同訴状には，「Ｃ＆Ｃ契約（注，５５年契約）において，ＲＫＯはトランスベアコンに対し，当該映画及びその他の映画の『１６ミリによる非劇場上映権』を付与した。当該映画に適用される『１６ミリによる非劇場上映権』という文言（以下において単に『非劇場上映権』ともいう。）は，『１６ミリフィルムのみを使用して，【当該映画を】上映し，頒布し，その他利用する独占的で世界規模の権利及びかかる権利を他者に付与する独占的で世界規模の権利（ただし，映画館での上映，テレビ放送，家庭内使用（ホーム・ユース）の目的で，若しくは硬貨投入式機械のために【当該映画を】使用する権利，又はかかる権利を他者に付与する権利を明確に除外する。）』を意味するものとして，Ｃ＆Ｃ契約・・・に定義されている」（乙４４訳文３頁）との記載もあり，この記載に照らせば，アール・ケー・オーは，上記訴状において，「１６ミリによる非劇場上映権」は「１６ミリフィルムのみを使用して・・・上映し，頒布し・・・権利」と主張していることが明らかであるから，５５年契約の解釈についての控訴人の上記主張は理由がない。


ところで，５５年契約には，ビデオグラムの複製及び頒布について，直接に規定するところはないが，アール・ケー・オーに留保された権利の一つとしての「テレビ向け翻案権」を規定した第１．０８項には，上記のとおり「磁気テープ」「現在知られているか又は将来発見されるその他いかなる記録手段」との記載があり，これらの記録媒体を「フィルム」とは明確に区別している。そして，出版ニュース社発行の社団法人著作権情報センター編「新版著作権事典」（乙３８）によれば，ビデオグラム（videogram）は，「影像または影像と音の記録物の一種を指すものとして，音声レコードを意味するフォノグラムに対しヨーロッパなどから使われだした用語で，フィルムが光化学的方法によるのに対し，電磁的または光学的方法により記録するもの」（３２４頁）であることが認められ，宍戸一彦著「ＶＴＲの設計の変遷」（設計工学１９９６年１２月号，乙３９）の「ＶＴＲの歴史・・・１９５１年ごろ米国ビングクロスビー・エンタープライズ社から固定ヘッド式周波数分割方式ＶＴＲの試作発表があり，ほぼ同時期にＲＣＡ社，英国放送協会ＢＢＣなどから固定ヘッド方式ＶＴＲの研究発表があった」（４５０頁）との記載を併せ考えれば，５５年契約が締結された１９５５年（昭和３０年）当時，米国内の，少なくとも映画の制作，供給にかかわる者の間において，フィルムとは別に，磁気テープを記憶媒体とする映画の記録方法が知られていたことが推認できる。加えて，５５年契約においては，上記のとおり，「フィルム」と「磁気テープ」とが明確に区別されていることに照らすと，同契約にいう「１６ミリフィルム又は３５ミリフィルム」にはビデオグラムが含まれないものと解すべきことは，明らかというべきである。
また，スタンフォード大学ポール・ゴールドスティン教授作成の「著作権について」と題する意見書（乙３７）及び甲３３によれば，１９７６年（昭和５１年）の改正前の１９０９年米国著作権法においては，著作権には「不可分性の原則」が適用され，著作権の一部の移転は，譲渡ではなく，ライセンスとしての効果を有するにすぎないとされていたことが認められる。そうすると，同法による「不可分性の原則」が適用される５５年契約において，上記のとおり，アール・ケー・オーの有していた権利のうち一部のみがシー・アンド・シーに売却又は付与する旨明示的に規定されている点にかんがみれば，同契約に基づきアール・ケー・オーがシー・アンド・シーに対して付与した権利は，使用許諾権（ライセンス）と解するのが相当であって，同契約中にライセンスという語が多数用いられていることもこれを裏付けるものである。
以上によれば，控訴人主張のように，５５年契約によって，シー・アンド・シーがアール・ケー・オーから本件著作権ないし一定の物権的権利の譲渡を受け，又は本件著作権の一部であるビデオグラムの複製権及び頒布権の譲渡を受けたものと認めることはできない。
(3)控訴人は，５５年契約においては，シー・アンド・シーに訴訟提起権が与えられ，著作権更新登録及び映画著作物の頒布権の維持のために必要となる音楽著作物及び言語著作物のライセンスの維持について，いずれもシー・アンド・シー７０％，アール・ケー・オー３０％の費用負担で，第１次的にアール・ケー・オーの名義，第２次的にシー・アンド・シーの名義で行うこととなっていること等を根拠として，シー・アンド・シーとアール・ケー・オーとの間に忠実的法律関係ないし信託的法律関係を生じさせるものであると主張する。その趣旨とするところは，必ずしも明らかでないが，５５年契約の契約書（乙１１－１，乙３６）の第１２．０項には，「（ｂ）Ｃ＆Ｃが本契約に基づいて権利を付与されるＡ映画及びＢ映画に関して，（１）かかる映画に関する原著作権が・・・満了し・・・更新可能である場合・・・かかる著作権更新を獲得する費用の７０％をＣ＆Ｃが支払い，３０％をＲＫＯが支払うものとする・・・かかる映画権の譲渡又は映画権についてのライセンスの更新を獲得する費用の７０％をＣ＆Ｃが支払い，３０％をＲＫＯが支払うものとすることが了解されている。・・・ＲＫＯが上記本第１２．０項（ｂ）に記載の更新権を行使する権利を有し，かつＣ＆Ｃがかかる更新権を行使することに関心を持っており，ＲＫＯはかかる行使に関心を持っていない場合，ＲＫＯは，Ｃ＆Ｃの要請に応じて，Ｃ＆Ｃの単独の費用負担により，Ｃ＆Ｃの利益のためにかかる更新権を行使するものとし，ＲＫＯは，これに関してＣ＆Ｃに協力するものとする」（乙３６訳文５５頁～５７頁），第１２．１項には，「Ｃ＆Ｃは，Ｃ＆Ｃが本契約に基づいて権利を付与されている長編映画又は短編映画の，Ｃ＆Ｃにより認められていない使用であって，かかる長編映画又は短編映画についてのＣ＆Ｃの権利を侵害する使用を防止する法的行為又は手続を，自らの名，又はＲＫＯの名，又はその両方の名において提起する権利を有するものとする」（同５７頁～５８頁）との記載があり，控訴人の上記主張は，これらの記載を根拠とするかのごとくである。しかし，上記条項は，「Ａ映画」及び「Ｂ映画」の著作権の更新費用の負担並びに一定の場合にシー・アンド・シーが単独で上記著作権の更新ができること，シー・アンド・シーが５５年契約により権利を付与された映画についての自己の権利が侵害された場合に，シー・アンド・シーは自らの名，アール・ケー・オーの名又は両者の名で訴訟を提起できることを規定したものであって，これらの条項によっては，シー・アンド・シーとアール・ケー・オーとの間に控訴人主張の忠実的法律関係ないし信託的法律関係を生じさせるものとは解し難く，他にその主張を基礎付けるに足りる根拠を見いだすことはできない。
(4)控訴人は，本件バンクラプシー・セールにおいて，本件譲渡証書に基づき，本件映画著作物を含むアール・ケー・オー・ライブラリーの日本，沖縄，韓国及び台湾における複製権，放送権，有線送信権，上映権，頒布権，その他本件著作権を含むすべての著作権を譲り受けたと主張する。


シー・アンド・シーを承継したインダストリーズ社を更に承継したトランスベアコンが破産したこと，その破産手続（本件破産手続）において，１９７１年（昭和４６年）６月１日付けの米国ニューヨーク州南部連邦地方裁判所ライアン破産判事の決定に基づき，同月２日付けで，破産会社のアル・ブランバーグ破産管財人によって本件バンクラプシー・セールがされたことは上記のとおりである。しかし，５５年契約によって，シー・アンド・シーがアール・ケー・オーから本件著作権の譲渡を受け，又は本件著作権の一部であるビデオグラムの複製権及び頒布権の譲渡を受けたものと認めることができないことは上記のとおりであるから，シー・アンド・シーを承継したインダストリーズ社を更に承継したトランスベアコン（破産会社）は，上記権利を有していなかったものである。そして，カリフォルニア大学ダニエル・Ｊ・バッセル教授作成の「トランスベアコン社の件について」と題する意見書（乙４１，以下「バッセル意見書」という。）によれば，本件バンクラプシー・セール当時に施行されていた１８９８年米国連邦破産法（その後の修正を含む。）の下において，破産管財人は，破産者の財産に関する権原を承継し，破産手続においてこれを売却することができるが，破産者に属さない財産は，否認訴訟のような法的手続による場合を除き，破産管財人においてその権原を取得するものではないとされている（訳文１０頁以下）ことが認められるところ，本件映画著作物に関して上記の例外的な法的手続が執られたことを認めるに足りる証拠はない。したがって，トランスベアコンの破産に伴う本件破産手続において，破産管財人が上記権利を処分する権原を有していなかったことは明らかである。控訴人は，本件破産手続において，破産管財人が控訴人にどのような権利を譲渡したかを判断するに当たっては，破産財団に何が存在するかについての破産管財人の認識を基準とすべきであり，本件譲渡証書の記載からも，本件バンクラプシー・セールにおいて，破産管財人は，本件映画著作物に関する日本における本件著作権を譲渡する意思を有していたことは明らかであると主張するが，後記(5)認定の本件破産手続の一連の経緯に照らすと，破産管財人がその主張のような認識なり意思を有していたとは到底認め難く，控訴人の主張は採用の限りではない。(5)控訴人は，さらに，仮に，５５年契約により，シー・アンド・シーが権利の一部のみを譲り受けていたとしても，フリー・アンド・クリアーの法理により，本件バンクラプシー・セールにおいて本件譲渡証書（甲５）の契約条項で上書き（override）され，被控訴人らは，上書きされる以前の消滅した法律関係を前提に主張を展開できる立場にはなく，控訴人は本件破産手続において本件著作権を取得したと主張するので更に検討する。
上記(1)の争いのない事実及び証拠（甲５，２７，３１，３２，乙４０～４３，枝番を含む）によれば，本件バンクラプシーセールの経緯について，次のとおり認めることができる。
ア　破産管財人作成の破産会社の双務契約リスト（甲２７）には，破産会社が破産宣告前に締結し，破産宣告後も承継すべき双務契約として，５５年契約が掲載されている。また，破産管財人が提出した財産目録中には，５５年契約には，１６ミリカラーフィルム，３５ミリ白黒フィルム及び３５ミリカラーフィルムも含まれていたが，これらは財団に含まれない旨の記載がある。イ　債権者集会に対するライアン破産判事の理由開示命令である１９７１年４月２０日付け「契約及び譲歩を確認することを検討する債権者集会のためのショー・コーズ・オーダー」（甲３１，乙４０－１）添付の破産管財人の破産裁判所に対する許可申請書（乙４０－２）には，以下のとおりの記載がある。すなわち，「２．破産者は，破産者とＲＫＯとの間の契約で特定される一定の本数からなるＲＫＯフィルムライブラリーを頒布し上映する権利を取得していた。破産者は上記フィルムライブラリーに関する様々な権利を第三者に移転したが，その中には，上記映画著作物を日本，韓国，沖縄及び台湾において１９７６年末まで頒布，上映する権利のオリエント社への移転も含まれていた。同契約書は本書に添付されている。３．同契約において，オリエント社は，破産者から当該権利を期限の制限なく利用する選択権を付与された。この選択権は価額２万１０００ドルとされ，その行使期限は１９７１年１２月末日まで延長された。・・・５．オリエント社は，申請人（注，破産管財人）に対し，破産者のオリエント社との契約を，当該契約に基づいて破産管財人が何らの責任を負わない形で上記権利を期間の制限なくオリエント社に譲渡する（破産者により取得された権利の譲渡を除く。）ことのみを範囲として承認するよう要求している。オリエント社は買取価額１万ドルを提示しているが，申請人は・・・この買取価額が公正かつ合理的であると考えている。６．しかしながら，オリエント社側の上記提示は，申請人が，上記契約に基づいてオリエント社に対して有する総額１万３２５０ドルのロイヤルティー支払請求権からオリエント社を免責することを条件としている。・・・オリエント社は，上記契約に基づく様々な懈怠行為について主張し，これにより上映プリントを販売できなかったため損害を被ったと主張した。・・・申請人は，免責の取り交わしが，少なくとも１万ドル（免責の取り交わしがなければ取得できない可能性が高いと考えられるもの。）を本破産財団のために最も得策であると真に考えいている」（甲３１訳文２，３頁）。


ウ　そして，上記許可申請書添付の６２年契約の契約書（乙１８，４０－３）には，「本契約は，１９６２年１１月１７日にテレビジョン・インダストリーズ・インク（『インダストリーズ』）とテレビジョン・インダストリーズ・インクの一部門であるＣ＆Ｃインターナショナル・フィルム（“Ｃ＆Ｃ”），（以下総じて『ライセンサー』という。）とオリエント・テレビジョン・インダストリーズ（『ディストリビューター』という。）の間で締結された。・・・１．４　本契約の目的のために『フィルム』又は『フィルム群』とは，本契約添付の別表１に記載された短編映画及び別表２に記載された長編映画を意味する。フィルム群は，１９５５年１２月２２日付けのC&CTelevisionCorp.（現C&C   Films）とＲＫＯとの間の契約（注，５５年契約）により取得されたものであり，その契約の条項は，参照により本契約の一部を構成している。・・・本契約における付与及びライセンスは，前記契約に記載されている制限及び条件に従う。・・・３．１　本契約の条項に従い，ライセンサーはそれぞれ本書をもってディストリビューターに対し，本契約に定める期間，ライセンサーが当該権利を所有している限りにおいて，下記に定める単独かつ独占的権利を許諾する。　３．１．１　著作権又は更新著作権に基づいて，３５ミリフィルム又は１６ミリフィルムの形式で，現在周知であるか又は将来において発見され考案される手段，方法，手順で，本件映画著作物のテレビ放映権及び劇場以外での頒布権を利用し，頒布し，上映する権利，かつ，上記権利を第三者に再譲渡する権利・・・４　ライセンス期間と領域　４．１　本契約の追加条文に従うことを条件として本契約に基づく許諾及びライセンスは，映画著作物の著作権及び更新著作権に基づいて本契約締結日から１０年間とする。　４．２　本契約に基づいて許諾された権利をディストリビューターが行使できる領域は，以下の国及び領域（それが現在構成するもの）からなる：日本，沖縄，韓国及び台湾」（甲３１訳文５，６頁，乙１８）と記載され，同添付の１９６６年（昭和４１年）１月２８日付けインダストリーズ社，シー・アンド・シー及びオリエント社間の６６年契約（乙４０－４）には，「ライセンス契約（注，６２年契約）・・・のライセンス期間は・・・１９７７年１２月３１日まで延長される」（訳文４頁）と記載されている。また，上記ショー・コーズ・オーダー（甲３１，乙４０－１）には，破産管財人の上記許可申請について検討するため，１９７１年（昭和４６年）５月１４日午前１０時，ニューヨーク州ニューヨーク市フォリースクエアの米国裁判所２３６号法廷において，債権者集会を開催することを命ずる旨が記載されている。エ　破産管財人の上記許可申請及び債権者集会に基づいて行われた同年６月１日付けライアン破産判事の売却許可決定（甲３２，乙４２）には，「破産管財人に対し，破産者とオリエント社との間で免責を取り交わすことにより破産者とオリエント社との間の様々な請求について譲歩を行う権限，日本，韓国，沖縄及び台湾において特定のＲＫＯフィルムライブラリーを永続的に頒布する権利をオリエント社に譲渡する範囲において破産者とオリエント社との間で締結された特定の契約を承認する権限，破産管財人への１万ドルの買取価額の支払をもって譲渡を実行するために必要な証書をオリエント社に交付する権限を付与し，かつ，上記の譲渡，承認及び交付を行うことを許可する」（乙４２訳文）と記載され，許可申請書に記載された上記範囲で６２年契約を承認することが許可されている。オ　同月２日付け破産管財人の本件譲渡証書（甲５，乙４３）には，「アル・ブランバーグ（第一当事者）は，破産者トランスベアコンの財団の破産管財人として，有限会社ユタカインダストリー（第二当事者）（注，控訴人）により手渡しにて自らに支払われた１万ドル（その受領は本証書において確認される。）を対価とし，かつ，米国ニューヨーク州南部連邦地方裁判所エドワード・Ｊ・ライアン破産判事の１９７１年６月１日付けの決定に基づいて，日本，沖縄，韓国及び台湾の地域及び国々について，テレビジョン・インダストリーズ・インクとオリエント・テレビジョン・インダストリーズ・インクとの間で締結された１９６２年１１月１７日付け契約書（注，６２年契約）並びに破産者が破産申立てを行った時点において有していた一切の補足及び修正に記載された特定の映画の著作権又は著作権の更新に基づく単独で独占的な権利及びライセンスに関する一切の権利，権原及び利益，並びに第一当事者が破産管財人として譲渡する権限を有していたそれらに記載の一切の財産を，第二当事者並びに現在指名されているその承継人及び譲受人に対し取引し売却しており，かつ，本証書によりそれらを期間の制限なく付与し譲渡する」（乙４３訳文）と記載されている。
なお，本件譲渡証書により譲り受けた当事者は，オリエント社ではなく，控訴人であったが，これは，両者の特別の関係から，両者の協議の下に，破産手続の最終段階で，控訴人がオリエント社に代わって当事者になったものと推認される。
以上の事実によれば，破産管財人は５５年契約の存在及び内容を十分認識していたこと，買受申出人であるオリエント社は，破産管財人に対し，破産会社がオリエント社に対して６２年契約によって許諾した本件映画著作物に関する権利を期間の制限のないものとして利用する権利をオリエント社に譲渡する範囲でのみ，６２年契約を承認することを求めていたものであること，破産管財人は，オリエント社の上記買受申出を妥当なものと認め，承認の前提として債権者集会の開催等を破産裁判所に求めたこと，ライアン破産判事のショー・コーズ・オーダーや売却許可決定は，破産管財人の求めた上記範囲で６２年契約を承認することの許可申請についてされたものであって，本件譲渡証書も，このことを前提として，その譲渡対象となる権利の範囲を規定していることが明らかである。そうすると，上記一連の本件バンクラプシー・セールの経緯に照らせば，本件譲渡証書により控訴人に対して譲渡された権利の内容は，５５年契約によりシー・アンド・シーの承継人である破産会社に付与された権利の範囲内で，かつ，６２年契約によりオリエント社に対して既に再許諾したことに基づく破産会社の法的地位ないし権利というべきである。


進んで，控訴人主張のフリー・アンド・クリアー（freeandclear）の法理の適用について検討するに，バッセル意見書（乙４１訳文１３頁以下）を参酌すると，米国判例法において認められているフリー・アンド・クリアーの法理は，一般に，「売却対象の資産に負担が付着している場合において，一定の要件を満たす譲渡により，当該負担が除去され，譲受人が負担の付着のない完全な権利を取得する」との法理をいうところ，これが破産手続中の売却について適用されるためには，破産管財人が当該売却において対象資産の負担を除去したい旨の許可申請書を提出し，破産裁判所が，権利の排除される第三者に対する告知，聴聞を経た上，当該売却に関して，負担を除去する旨を規定した売却許可決定を行うことを要することが認められる。しかし，本件破産手続において，アール・ケー・オー又はその承継人が，本件映画著作物についてアール・ケー・オーに留保された権利を移転することについて，破産管財人から告知を受けるなど，フリー・アンド・クリアーの法理の適用を前提とする上記各手続が執られたことを認めるに足りる証拠はないばかりでなく，本件映画著作物についてアール・ケー・オーに留保された権利は上記のとおりであって，これを同法理によって除去される「負担」ということはできない（乙４１訳文１４頁以下）。
したがって，控訴人の上記フリー・アンド・クリアーの法理を理由とする主張は採用することができない。
(6)控訴人は，５５年契約により，シー・アンド・シーが権利の一部のみを譲り受けていたとしても，控訴人は裁判所の決定によるバンクラプシー・セールで権利を取得したボナファイド・パーチェサーであり，また，本件バンクラプシー・セールを許可した破産裁判所の売却許可決定が確定して既判力及び対世的効力が生じ，本件破産手続において控訴人が本件著作権を取得したことは保護を受け，我が国の裁判所は，本件著作権が破産会社に帰属していたか，また，これが本件バンクラプシー・セールの対象とされていたかについて判断する管轄権を有しないと主張する。
しかし，まず，ボナファイド・パーチェサーをいう点についてみるに，バッセル意見書（乙４１）によれば，米国法におけるボナファイド・パーチェサーの法理は，「特定の登録のない権原の瑕疵について何ら知らされていない善意の第三者が，売却対象とされた財産に関して，従前の所有者が保有していた権限以上の権原を取得する」との法理をいうものであって（乙４１訳文２１頁以下），売買の目的物に瑕疵があることを前提とする法理であると解される。本件バンクラプシー・セールについて同法理の適用をいう控訴人の上記主張は，結局，本件バンクラプシー・セールにおいて，本件著作権がライアン破産判事の売却許可決定に基づく破産管財人による売却の対象となったことを前提とするところ，本件著作権が本件バンクラプシー・セールの対象となったことが認められないことは上記のとおりであるから，控訴人の上記主張は，前提を欠き，それ自体失当というほかない。また，米国破産裁判所の売却許可決定は，民事訴訟法１１８条にいう「外国裁判所の確定判決」には当たらない上，被控訴人らは，同売却許可決定の当事者ではないから，控訴人主張の既判力及び対世的効力が及ぶものとは解し難いところであって，本件訴訟の原告である控訴人及び被告である被控訴人会社はいずれも東京に本店を有する日本法人，共同被告である被控訴人Aは被控訴人会社の代表者であり，東京地方裁判所がその第１審の管轄権を有する以上，本件著作権が本件バンクラプシー・セールの対象とされていたか否かについて判断する民事裁判権が当庁にも存在することは明らかである。
(7)さらに，控訴人は，６２年契約及び６６年契約は，破産者とオリエント社との間で免責証書（甲４）を取り交わすことによって免責されて消滅したとも主張するが，バッセル意見書（乙４１訳文９頁）も指摘するとおり，上記免責証書は，破産管財人が，本件譲渡証書と同じ１９７１年（昭和４６年）６月２日付けで，オリエント社に対して有していた一切の請求権を放棄する旨記載したものにすぎないことは，その文言上明らかであるから，これによって６２年契約及び６６年契約が消滅したと認めることはできず，控訴人の主張は採用の限りではない。３　控訴人の本件著作権の取得原因２（ニューヨーク州法による無条件の権利取得）について
(1)控訴人は，５５年契約及び６２年契約にはニューヨーク州法が適用されるから，「忠実的法律関係」（fiduciaryrelationship），「信託的法律関係」（trustrelationship），「解釈上の信託」（constructivetrust），「探索責任」（burdenoftracing），「衡平法上の禁反言」（equitable   estoppel），「権利失効の原則」（laches）及び「拘束力のない不能な条件」（impossibilliumnullaobligatioest）等の法理の適用があると主張する。５５年契約の契約書（乙３６）には「１６．６　本契約の有効性，解釈又は履行についての疑義には，ニューヨーク州法が適用されるものとする」（訳文６３，６４頁）と記載され，６２年契約の契約書（乙４０－３）には「１３．８　本契約はニューヨーク州の法律及び手続に準拠し，それらに従って解釈され執行されるものとする」と記載されている。しかし，上記各契約にニューヨーク州法が適用されるとしても，控訴人主張に係る上記各法理は，いかなる要件の下にいかなる法律効果が生ずるものであるのか，その法理の具体的内容が明らかではない上，これらの法理が適用される根拠も明らかではなく，到底採用することができない。
(2)また，控訴人は，上記各契約は，いずれも信託的法律関係であるから，５５年契約に基づく条件及び限界は，控訴人の権利を制限する約款としては，遅くとも１９７１年（昭和４６年）には，禁反言及び権利失効の原則によって，無効となったと主張する。しかし，上記各契約が信託的法律関係を生じさせるものとは解し難いことは上記のとおりであり，本件全証拠によっても，被控訴人らに禁反言及び権利失効の原則の適用を基礎付けるに足りる事情を認めことができない。(3)さらに，控訴人は，電波によりテレビ放送を行うには，音声と映像のかい離を回避するために電磁記録媒体であるビデオテープに一時固定する必要があり，これが許されないのであれば，控訴人が取得した権利は全く意味がなく実効性のない権利となってしまうから，上記各契約の「１６ミリフィルム又は３５ミリフィルムを用いて」との文言は，遵守することが不可能な制約であり，拘束力がないとも主張するが，１６ミリフィルム及び３５ミリフィルムの使用が不可能な制約であるとは認め難く，採用することができない。


平成一一年(ワ)第四八〇四号著作権侵害差止等請求事件（Ａ事件）平成一一年(ワ)第一三〇九三号著作権侵害による損害賠償請求事件（Ｂ事件）
判　　　　決
原　　告　　　　　　　　　　　　　　社団法人日本音楽著作権協会
右代表者理事　　　　　　　　　　　　【Ａ】
右訴訟代理人弁護士　　　　　　　　　北　　　本　　　修　　　二
被　　告（Ａ事件）　　　　　　　　　【Ｂ】
被　　告（Ａ事件）　　　　　　　　　株式会社キュウザ
右代表者代表取締役　　　　　　　　　【Ｂ】
被　　告（Ｂ事件）　　　　　　　　　株式会社オアシスジャパン
右代表者代表取締役　　　　　　　　　【Ｃ】
右被告ら三名訴訟代理人弁護士　　　　鈴　　　江　　　　　　　勝同　　　　　　　　　　　　　　　　　田　　　村　　　雅　　　嗣
主　　　　文
一　被告株式会社キュウザは、原告に対し、金二二一六万一二七〇円及び別紙七遅延損害金目録１記載の金員を支払え。
二　被告株式会社オアシスジャパンは、原告に対し、金七〇〇万〇八四〇円及び別紙八遅延損害金目録２記載の金員を支払え。
三　被告【Ｂ】は、原告に対し、金二六五四万八四七〇円（内金二〇九四万〇〇四〇円については被告株式会社キュウザと連帯して、内金五六〇万八四三〇円については被告株式会社オアシスジャパンと連帯して）及び内金二四一四万八四七〇円に対する平成一一年一一月六日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
四　原告の被告らに対するその余の請求を棄却する。
五　訴訟費用は、これを一〇分し、その六を被告株式会社キュウザと被告【Ｂ】の連帯負担とし、その三を被告株式会社オアシスジャパンと被告【Ｂ】の連帯負担とし、その余を原告の負担とする。
六　この判決の主文第一項ないし第三項は、仮に執行することができる。
事実及び理由
第一　請求
一　被告株式会社キュウザ及び被告【Ｂ】は、原告に対し、連帯して、金二五二二万一二七〇円及び別紙七遅延損害金目録１記載の金員を支払え。二　被告株式会社オアシスジャパン及び被告【Ｂ】は、原告に対し、金七六三万〇八四〇円及び別紙八遅延損害金目録２記載の金員を支払え。
第二　事案の概要等
一　事案の概要
本件は、音楽著作権の仲介団体である原告が、カラオケ歌唱室（カラオケボックス）の経営者等に対し、原告の許諾を得ずに、原告が著作権を管理する音楽著作物（以下「管理著作物」という。）である別添カラオケ楽曲リスト記載の音楽著作物を使用してカラオケ歌唱室を経営していたことは、原告の著作権を侵害するとして、著作権法一一四条二項、民法七〇四条、七〇九条、七一九条及び商法二六六条ノ三第一項に基づいて、損害賠償又は不当利得の返還を請求している事案である。
二　争いのない事実及び証拠により明白な事実（証拠により認定した事実は、後掲各証拠による。）
１　原告
(一)　原告は、「著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律」に基づく許可を受けた唯一の音楽著作権仲介団体であり、内外国の音楽著作物の著作権者からその著作権ないし支分権（演奏権、録音権、上映権等）の移転を受けるなどしてこれを管理し（内国著作物についてはその著作権者から著作権信託契約約款により、外国著作物については、著作権条約に加盟する諸外国の著作権仲介団体との相互管理契約による。）、国内のラジオ・テレビの放送事業者をはじめレコード、映画、出版、興行、社交場、有線放送等各種の分野における音楽の利用者に対して音楽著作物の利用を許諾し、利用者から著作物使用料を徴収するとともに、これを内外の著作権者に分配することを主たる目的とする社団法人である。(二)　別添カラオケ楽曲リスト記載の音楽著作物は、いずれも原告が著作権を管理する管理著作物であって、カラオケ歌唱室において、日常的に反復使用されている楽曲である。
２　被告ら
(一)(1)　被告株式会社キュウザ（被告株式会社キュウザは、平成六年一一月に商号を株式会社久三から現商号に変更しているが、以下、商号変更の前後を通じて、「被告キュウザ」という。）は、平成二年一月二六日から平成一一年五月三一日まで、大阪府泉佐野市＜以下略＞所在の「ミスターマイクマン羽倉崎店｣(以下「羽倉崎店」という。）において、カラオケ歌唱室の営業を行っていた。(2)　被告株式会社オアシスジャパン（被告株式会社オアシスジャパンは、当初の商号を泉不動産株式会社といい、これを株式会社オアシスと変更し、その後、現商号に変更しているが、以下、商号変更の前後を通じて「被告オアシスジャパン」という。）は、平成元年一一月一日から平成八年四月三〇日まで、大阪府泉佐野市＜以下略＞所在の「ミスターマイクマン樫井店」（以下「樫井店」といい、羽倉崎店と併せて「本件各店舗」という。）において、カラオケ歌唱室の営業を行っていた。平成八年五月一日、被告オアシスジャパンは、樫井店の営業を被告キュウザに譲渡し、被告キュウザは、同日から平成一一年五月三一日まで、樫井店においてカラオケ歌唱室の営業を行っていた。
(3)　本件各店舗には、それぞれ二四室のカラオケ歌唱室があり、各歌唱室の広さ及び設置されたカラオケ機器の種類は、別紙一記載のとおりであった（被告【Ｂ】本人、弁論の全趣旨）。


(二)　被告【Ｂ】（以下「被告【Ｂ】」という。）は、被告キュウザが本件各店舗を経営していた期間を通じて同社の代表取締役であり、また、被告オアシスジャパンが樫井店を経営していた期間を通じて同社の取締役であった者である。(三)　本件各店舗におけるカラオケ歌唱室の状況は、次のとおりであった。（甲７、乙１、乙27、被告【Ｂ】本人及び弁論の全趣旨）(1)　本件各店舗は、輸送用コンテナを改造して歌唱室を構成したものであり、各歌唱室は分離され、それぞれの部屋にアンプ、オートチェンジャー、コマンダー（カラオケ予約受付機）、モニターテレビ、マイク、スピーカー等が設置され、歌詞付楽曲を掲載した検索リストが備えられていた。(2)　本件各店舗では、従業員らが、来店した客をカラオケ関連機器を設置した各歌唱室に案内し、あるいは客に使用可能な歌唱室を指示する。客が、各歌唱室に備え付けられた歌詞付楽曲を掲載した検索リストの中から曲目を選択し、カラオケ予約受付機を介して当該曲目を予約すると、モニターテレビに選択した曲目の歌詞が映し出されるとともに楽曲が再生され、客は、これに合わせて歌唱することができる。ビデオカラオケ装置では、モニターテレビに歌詞とともに背景に動画映像が映し出される。
(3)　本件各店舗の料金は時間単位制であり、客は受付にて利用時間、利用人数等を申告し、利用時間に応じた利用料金を支払う。また、本件各店舗では、カラオケ歌唱室の使用料金とは別料金で飲食物を提供していた。
三　争点
１　本件各店舗における管理著作物の利用は、原告の著作権を侵害するか。２　被告【Ｂ】は、被告キュウザ及び被告オアシスジャパンと共同して本件各店舗を経営していた者として、著作権侵害につき共同不法行為責任を負うか。３　被告【Ｂ】は、被告キュウザ及び被告オアシスジャパンの取締役として、同被告らの著作権侵害によって原告に生じた損害について、商法二六六ノ三第一項により、連帯して損害賠償責任を負うか。
４　被告らの損害賠償責任及び不当利得返還義務の有無及びその額(一)　被告らの損害賠償責任の有無及び被告らの行為により原告が被った損
害額
(二)　被告らの不当利得返還義務の有無並びに被告らの利得及び原告の損失額５　原告の被告らに対する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権について、
消滅時効の成否
四　当事者の主張
１　争点１について
【原告の主張】
(一)　カラオケ歌唱室における管理著作物の利用と著作権侵害(1)　原告の許諾を受けることなく、カラオケ関連機器を使用したカラオケ歌唱室において管理著作物を再生（演奏）・歌唱する行為は、著作権の支分権の一つである演奏権を侵害する。また、いわゆるＬＤカラオケにより、録画した映画の上映とともに歌詞を示し伴奏音楽を再生することは、著作権法二条一項一七号（平成九年法律第八六号による改正前の著作権法二条一項一九号、平成一一年法律第七七号による改正前の著作権法二条一項一八号）の「上映」に当たるから、原告の許諾を受けることなくこれを公に行うことは、平成一一年法律第七七号による改正前の著作権法二六条二項（現行著作権法二二条の二参照）の上映権を侵害する。右上映の際に顧客が歌唱することは、右と同様に演奏権を侵害する。(2)　カラオケ歌唱室の経営者は、各歌唱室内にカラオケ装置を設置して客がカラオケ装置を操作できるようにしており、来店した客を各歌唱室に案内し、求められればカラオケ装置の操作方法を説明する。客は、経営者が用意した曲目の範囲内で選曲する他はない。経営者は、このような形態における管理著作物利用を営業内容とし、直接的に利益を得ているのであって、管理著作物の再生（演奏）主体は、経営者である。
また、経営者は、各歌唱室ごとにマイク及び歌詞付楽曲を掲載した索引リストを備え付けて客の利用に供しており、客は、経営者が指定した特定の歌唱室において、経営者が指定した時間内でのみ歌唱することが認められ、客が歌唱する楽曲は経営者が用意した楽曲の範囲内に限定されているのであるから、客は、経営者の管理の下に歌唱しているものである。そして、経営者は、客に歌唱させること自体により、直接的に営業上の利益を得ているのであって、客による歌唱についての主体は、経営者である。
さらに、各店舗に来店する個々の客は、経営者にとっては不特定の者であるから、経営者は公衆に直接聞かせることを目的として、管理著作物を利用している。
(3)　したがって、被告らは、本件各店舗において、公に、管理著作物を再生（演奏）し、また、客に歌唱させていたことになる。
(二)　著作権法附則一四条の適用について
本件各店舗においては、飲食物を提供しているから、その営業は、著作権法施行令附則三条一号にいう「喫茶店その他客に飲食させる営業」に該当する。また、本件各店舗は、歌唱室ごとに防音構造となっていて音響効果が高められており、備え付けられたカラオケ装置は業務用の高性能のカラオケ装置であるから、同号にいう「客に音楽の鑑賞をさせるための特別の設備を設けているもの」に該当する。さらに、被告らは、本件各店舗がカラオケ歌唱室の営業であることを標榜し、客を誘引しているから、「客に音楽を鑑賞させることを営業の内容とする旨を広告し」ているものに該当する。
したがって、本件各店舗の営業は、著作権法施行令附則三条一号所定の事業に該当するから、著作権法附則一四条の適用はない。
【被告らの主張】
(一)　カラオケ歌唱室の経営者は、客に対して閉鎖された部屋を提供するものであって、客は、その空間内で自らカラオケ装置を操作して、自ら好むままに音楽著作物を選んで使用するものにすぎず、演奏、歌唱の主体は客である。一連の行為は全く客の任意に行われ、カラオケ歌唱室の経営者や従業員が介入する余地はないのであって、最高裁で著作権侵害が認められたカラオケスナックの場合とは情況を異にする。
(二)　本件各店舗は、一室の収納可能人数が数名から多くて十数名程度であって、一室のカラオケ歌唱室を使用する客は相互に個人的な結合関係が存在し、各歌唱室はドアを閉めれば完全に閉塞された空間となるのであるから、このような場所で音楽著作物を再生等使用しても、特定少数の者が使用したとしか評価できない。すなわち、カラオケ歌唱室における音楽著作物の利用は、本質的には、経済的効用を問題とする余地のない私的利用の延長線上に位置するものであって、著作権法二二条にいう「公に」の要件を満たさない。


(三)　本件各店舗における飲食物の提供は、場所の提供に付随して行われるものにすぎない。また、本件各店舗の歌唱室は、荷物運搬用のコンテナを改造して作られ、その歌唱室に客の歌唱の伴奏役としてカラオケ装置を設置したものにすぎず、到底、音楽喫茶やレコード喫茶と同様の音楽を鑑賞させる特別の設備を施したと評価することはできない。さらに、被告キュウザ及び被告オアシスジャパンは、本件各店舗を営業する際、客に音楽を鑑賞させることを営業の内容とする旨広告していたものでもない。
したがって、本件各店舗は、著作権法施行令附則三条一号の適用はなく、著作権法附則一四条が適用される。
２　争点２について
【原告の主張】
被告【Ｂ】は、被告キュウザ及び被告オアシスジャパンと共同して、本件各店舗の営業を行っていた。被告【Ｂ】は、本件各店舗の開業以来、経営者として原告との交渉に対応していたものであり、被告キュウザ及び被告オアシスジャパンの事実上の主宰者であって、両会社とともに本件各店舗の経営者である。
【被告【Ｂ】の主張】
本件各店舗の営業は、平成一一年六月一日に被告キュウザから有限会社マイクマンに譲渡されたが、右譲渡までは、いずれも被告オアシスジャパンあるいは被告キュウザが経営主体であり、被告【Ｂ】が共同して経営主体となった事実はない。
３　争点３について
【原告の主張】
被告【Ｂ】は、被告キュウザの代表取締役として、また、被告オアシスジャパンの取締役として、本件各店舗の営業を管理支配し、業務を執行していた者であり、法令を遵守して右各社の業務執行をなすべき義務があるところ、悪意又は重過失により、著作権法に違反して管理著作物の著作権を侵害した。よって、被告【Ｂ】は、被告キュウザの本件各店舗の経営期間及び被告オアシスジャパンの樫井店の経営期間にかかる原告の損害について、商法二六六条ノ三第一項により、被告キュウザ及び被告オアシスジャパンと連帯して賠償すべき責任がある。
【被告【Ｂ】の主張】
被告【Ｂ】が被告キュウザ及び被告オアシスジャパンの業務執行あるいは意思決定として、著作物使用料相当額の金銭を支払わなかったとしても、被告キュウザ及び被告オアシスジャパンは、対外的に当然負担する必要のある債務を負担するだけで、損害を被るわけではないから、被告【Ｂ】に取締役としての任務懈怠はない。
また、被告【Ｂ】は、カラオケ機器のリース代金や有線カラオケの料金の中に音楽著作物の使用料金も含まれるものと解釈し、それ以上に原告に対して著作物の使用料金を支払うことの正当性に強く疑問を抱いていたほか、被告キュウザ及び被告オアシスジャパンは、当時負担していた経費以外に著作物使用料を負担すると、会社の経営存続を危うくする可能性があり、支払を継続することはできなかった。それ故、被告【Ｂ】は、会社の経営判断として、敢えて、原告との使用許諾契約を締結しなかったという側面もある。
さらに、カラオケ歌唱室の経営において、その経営者が原告に対し著作物使用料を支払う必要があるか否かについて、著作権法は一義的に明確ではなく、これを肯定した最高裁判例もない状況下で、被告【Ｂ】が、会社の業務執行として、不必要な出費を防ぎ、会社財産を確保するために、取りあえず原告への著作物使用料の支払に疑問を呈し、最終判断を裁判所に委ねることも、会社経営上の判断としては認められてしかるべきである。加えて原告は、被告らに対し、著作物使用料の支払について、平成二年から平成五年ころまでは、年二ないし三回程度打診するのみで、その後は約二年九か月も被告らと接触もせず放置するなど、被告【Ｂ】に対し、積極的に正当性を示して著作物使用料の支払を求め続けたものでもない。したがって、被告【Ｂ】は、被告キュウザ及び被告オアシスジャパンの取締役として、会社に対する任務懈怠について悪意又は重過失は存しない。
４　争点４について
(一)　争点４(一)について
【原告の主張】
(1)　カラオケ歌唱室における著作物使用料
平成九年八月一〇日までのカラオケ歌唱室の使用料は、カラオケ歌唱室の使用料率表に基づき、別紙二記載１のとおりであり、平成九年八月一一日以降のカラオケ歌唱室の使用料は、平成九年八月一一日一部変更認可にかかる著作物使用料規程に基づき、同別紙記載２のとおりである。
(2)　本件各店舗の部屋数、各歌唱室の広さ、設置機器の種類は、別紙一記載のとおりであり、したがって、本件各店舗の使用料相当額は、被告キュウザの本件各店舗の経営期間（被告【Ｂ】との共同経営）については別紙三記載２の合計一三二七万一四四〇円に別紙四記載３の合計六四三万九八二〇円を加算した二〇一六万一二七〇円であり、被告株式会社オアシスジャパンの樫井店の経営期間（被告【Ｂ】との共同経営）については別紙四記載２の合計六三五万〇八四〇円である。
(3)　弁護士費用
被告らは、右使用料相当額の任意の支払に応じないため、原告は本件各訴訟の提起を弁護士に依頼せざるを得なかった。右弁護士費用は、被告キュウザの本件各店舗の経営期間にかかる部分については五〇六万円、被告オアシスジャパンの樫井店の経営期間にかかる部分については一二八万円が相当である。(4)　よって、原告は、被告らに対し、著作権法一一四条二項に基づいて、被告キュウザ及び被告【Ｂ】に対しては二五二二万一二七〇円、被告オアシスジャパン及び被告【Ｂ】に対しては七六三万〇八四〇円の損害賠償の支払を求める。また、本件各店舗が被告キュウザと被告【Ｂ】との、また、樫井店が被告オアシスジャパンと被告【Ｂ】との共同経営と認められないとしても、被告【Ｂ】に対しては、商法二六六条ノ三第一項に基づき、右合計三二八五万二一一〇円の損害賠償の支払を求める。
【被告らの主張】
争う。
(二)　争点４(二)（不当利得）について
【原告の主張】
仮に、右(一)の損害賠償請求に理由がないとしても、被告らは、原告の許諾その他何らの権原なくして、原告の管理著作物を本件各店舗において使用して原告の著作権を侵害し、右と同額の損害を原告に与え、同額の利益を得た。被告らは、管理著作物の利用について、原告から使用許諾手続の督促を受けていたにもかかわらず、右手続をしないまま、本件各店舗において無断利用を続けたのであって、悪意の受益者に当たるから、民法七〇四条に基づき、不当利得の返還を求める。
【被告らの主張】
争う。
５　争点５（消滅時効）について
【被告らの主張】