被控訴人各情報誌のいずれにおいても，「ヴィー・スクール　スクール情報の見方・読み方・使い方」に被控訴人通学アイコン一覧表が掲載されている。控訴人通学アイコン一覧表と被控訴人通学アイコン一覧表を比較すると，被控訴人通学アイコン一覧表では，控訴人通学アイコン一覧表のアイコン７１種類中，６９種類のアイコンが用いられている上，控訴人通学アイコン一覧表の「スクール便利ポイント」，「特長アイコン」，「○得情報アイコン」に対応する，「おすすめチェック」，「特長アイコン」（「講座選びのポイント」），「得トクアイコン」（「○得ポイント」）の３分類によって各アイコンを分類している。被控訴人通学アイコン一覧表で付加されたアイコンは，例えば，本来は講座の特徴を示す表示であるにもかかわらず，スクールの特徴を示す「おすすめチェック」に分類されたり，あるいは，講座情報に実際に付されることがほとんどないものなど，付加したことに何らの創作性も認められない。したがって，被控訴人が，被控訴人通学アイコン一覧表を表示した被控訴人各情報誌各号を編集，発行する行為は，控訴人各情報誌の控訴人通学アイコン一覧表の編集著作物についての控訴人の複製権又は翻案権を侵害する。
(1-6)控訴人通信アイコン一覧表
ア　控訴人通信アイコン一覧表の編集著作物該当性
控訴人は，上記(1-5)アの経緯で，控訴人通学アイコン一覧表及び控訴人通信アイコン一覧表を作成したものであるところ，これらをわずか２か月の期間で作成する必要があったため，平成１３年８月２５日控訴人発行「家で楽しく学ぶ本」（甲３１，以下「甲３１ムック」という。）の「スーパーＩＮＤＥＸ」で使用されていた２１種類の通信講座の特徴，サービスを表すマーク表示（以下「マーク表示」という。）を基に，控訴人各情報誌の通信講座におけるセールスポイント，特徴をアイコン化した。マーク表示の選択に当たっては，控訴人が行った通信教育のマーケット調査，甲３１ムックの読者アンケート及び控訴人各情報誌の読者アンケートの各結果から，読者の関心事を広く拾い上げる作業を行い，さらに，容易に検索可能にし，読者に誤解，誤認を生じさせない特徴を選択し，通信講座を開講するスクールに対する新講座開講の提案を行うという観点から，取捨選択を行い，控訴人各情報誌平成１４年４月号（甲１２～１４）の通信アイコン一覧表を作成した。しかし，これら控訴人各情報誌の原稿入稿時である同年２月ころ，営業担当者からアイコンの追加の要望があり，更に検討した結果，控訴人通信アイコン一覧表を完成させ，控訴人各情報誌同年６月号（甲６０）より掲載したものである。上記のように，甲３１ムックの編集担当者及び控訴人各情報誌の編集担当者を中心とした控訴人従業員の創意と工夫により，３６種類のアイコンを選択するに至ったものであり，その選択の創作性が非常に高いことは明らかである。また，控訴人通信アイコン一覧表においては，①「特長アイコン」，②「○得情報アイコン」という２分類を用いて各アイコンを分類，配列しているが，この分類，配列は，控訴人各情報誌の読者に，スクール・講座の比較検討ポイントを，的確に伝え，理解させる等の視点から設定された。その分類方法には，広い選択の幅があり，だれが行っても同様になるというものではなく，控訴人通信アイコン一覧表における分類，配列にも，高い創作性がある。したがって，控訴人通信アイコン一覧表は，編集著作物として著作権法上の保護を受けるものというべきである。
イ　被控訴人による著作権侵害
被控訴人各情報誌のいずれにおいても，被控訴人通信アイコン一覧表が掲載されている。
被控訴人通信アイコン一覧表と控訴人通信アイコン一覧表を比較すると，被控訴人通信アイコン一覧表では，控訴人各情報誌平成１４年４月号（甲１２～１４）の控訴人通信アイコン一覧表（東海，首都圏及び関西版とも共通である。）のアイコン３２種類すべてが用いられている上，被控訴人は，これらのアイコンに若干のアイコンを付加した上で，控訴人通信アイコン一覧表の「特長アイコン」及び「○得情報アイコン」に対応する「通信講座情報アイコン一覧」及び「通信講座情報トクトクアイコン一覧」の２分類によって各アイコンを分類している。また，被控訴人通信アイコン一覧表にある「実習有り」，「卒業時資格取得」及び「編入制度有」のアイコンは，控訴人各情報誌平成１４年４月号の控訴人通信アイコン一覧表には設定されていなかったが，控訴人が，控訴人各情報誌同年６月号から独自に控訴人通信アイコン一覧表へ付加したものであり，被控訴人が控訴人各情報誌同年６月号の控訴人通信アイコン一覧表に依拠したことは明らかである。したがって，被控訴人が，被控訴人通信アイコン一覧表を表示した被控訴人各情報誌各号を編集，発行する行為は，控訴人各情報誌の控訴人通信アイコン一覧表の編集著作物についての控訴人の複製権又は翻案権を侵害する。(1-7)製作，印刷，製本，発売及び頒布の差止め請求並びに雑誌，半製品，印刷用紙型，亜鉛板，フィルム，版下など印刷用の原版の廃棄請求被控訴人は，今後も，控訴人の上記編集著作権を侵害する被控訴人各情報誌を編集，発行する蓋然性が高く，控訴人は，被控訴人に対し，①本判決別紙アイコン一覧表目録１記載のアイコン一覧表を掲載した情報誌の製作，印刷，製本，発売及び頒布の差止め（控訴の趣旨２），②本判決別紙アイコン一覧表目録２記載のアイコン一覧表を掲載した情報誌の製作，印刷，製本，発売及び頒布の差止め（同３），③本判決別紙雑誌目録１（１）ないし（２４），同目録２（１）ないし（１９）及び同目録３（１）ないし（１９）記載の雑誌及びそれらの半製品並びにこれに関する印刷用紙型，亜鉛板，フィルム，版下など印刷用の原版の廃棄（同４）を求めることができる。
(2)被控訴人の不法行為
ア　情報誌は，多数の広告主から出稿された大量の広告記事を整理して掲載しただけでは足りず，広告記事の検索性及び比較検討の容易性が重要であり，このことが特色を生かし独自性を得るポイントとなる。控訴人各情報誌は，検索性及び比較検討の容易性を高めるため，分野別モノクロ情報ページにおいてツメ見出しとカプセルによる分類，スーパーインデックスにおいて２段階の分類をし，各広告記事のレイアウト等について，長時間かつ多大な労力を掛け，控訴人に蓄積されたノウハウ及び創意と工夫により作成されたものである。
これに対し，被控訴人は，被控訴人各情報誌において，何の労力を掛けることなく，何らの工夫もないまま，以下のとおり，控訴人各情報誌の分類体系やレイアウト等をそのまま利用し，販売地域が競合する地域において，広告料及び販売価格を低く設定することにより，控訴人の営業活動を妨害している。(ｱ)被控訴人の編集，発行する被控訴人各情報誌においては，控訴人各情報誌の広告記事・インデックスの配列方法，アイコン一覧表，レイアウト及びＦＡＸシートを模倣している。


(ｲ)控訴人各情報誌は，控訴人の運営する控訴人サイトと連動し，ケイコとマナブに掲載されている広告記事よりもより詳細な情報を提供している。控訴人サイトは，多数存在する講座を，資格・スキル系と趣味系に分類し，さらには，分野，地域別，目的，沿線・昀寄駅，スクール名，スクールの特長，受講料等，及びその組み合わせにより検索が可能となるよう構成されている。一方，被控訴人も，控訴人の上記手法を模倣し，Ｗｅｂサイト「ＶｅｅＳｃｈｏｏｌ．ｃｏｍ」（以下「被控訴人サイト」という。）を運営し，被控訴人サイトは，控訴人サイトと同様，資格・スキル系と趣味系に分類するとともに，分野，地域別，沿線・昀寄駅，スクール名，スクールの特長，受講料等，及びその組合せにより検索が可能となるよう構成されている。
以上のとおり，被控訴人は，被控訴人各情報誌において，市場性の高い先行商品である控訴人各情報誌の価値を有する部分をすべて模倣している。イ　上記の被控訴人の行為に照らせば，被控訴人が控訴人の顧客である広告主及び読者を奪取するという不正競争的意図を有することは明らかである。広告主は，スクール・講座の広告記事を被控訴人情報誌に掲載するに際して，その広告レイアウト・掲載情報の項目が控訴人情報誌と全く同一であるため，控訴人情報誌への掲載をやめ，被控訴人情報誌への掲載に切り替えるに際して何らの労力もなく，容易に控訴人の顧客である広告主を奪うことできる。また，控訴人情報誌の読者も，その分類，配列体系，レイアウト，ＦＡＸ及びインターネットを用いた資料請求の具体的方法が同一であるため，容易に被控訴人情報誌に乗り換えることができる。しかも，被控訴人は，被控訴人情報誌制作に費用を費やすことがないため，被控訴人情報誌の価格を控訴人情報誌よりも安価に設定し，かつ，その発売日を控訴人情報誌の発行日の前日に設定している。
ウ　被控訴人の上記行為は，控訴人の時間と労力を費やしたことにより作成された控訴人情報誌の価値を低下させるとともに，被控訴人は何らの労力をかけず控訴人の獲得してきた媒体としての信用にただ乗りし，控訴人の顧客を奪うものであって，著しく不公正な手段を用いて他人の法的保護に値する営業活動上の利益を違法に侵害するものとして，不法行為を構成するというべきである。
(3)損害
ア　上記(1)による損害
控訴人は，被控訴人による被控訴人情報誌東海版平成１４年１０月号ないし同年１２月号（甲１～３）の編集，発行による著作権侵害のため，著作権行使につき受けるべき使用料に相当する額の損害を被ったものであり，その額は，上記被控訴人情報誌東海版の売上額の１０パーセントが相当である。被控訴人情報誌東海版の売上額は，平成１４年１０月号は４２００万円を，同年１１月号は３９００万円を，同年１２月号は３１００万円を下らないから，控訴人は，その合計額１億１２００万円に上記使用料率１０パーセントを乗じて得られる１１２０万円を下らない損害を被った。
イ　上記(2)による損害
控訴人は，被控訴人の上記(2)の不法行為により，１３８０万円を下らない損害を被った。
ウ　弁護士費用
被控訴人の上記(1)の著作権侵害及び(2)の不法行為と相当因果関係を有する弁護士費用は５００万円を下らない。
２－３　控訴人の請求
よって，控訴人は，被控訴人に対し，①控訴人各情報誌平成１４年４月号の控訴人通学アイコン一覧表の編集著作権に基づき，本判決別紙アイコン一覧表目録１記載のアイコン一覧表を掲載した情報誌の製作，印刷，製本，発売及び頒布の差止め（控訴の趣旨２）を，②控訴人各情報誌同年６月号の控訴人通信アイコン一覧表の編集著作権に基づき，本判決別紙アイコン一覧表目録２記載のアイコン一覧表を掲載した情報誌の製作，印刷，製本，発売及び頒布の差止め（同３）を，③控訴人情報誌東海版同年４月号の分野別モノクロ情報ページ（１０６頁～２３４頁）及びスーパーインデックス（７８頁～８５頁）の編集著作権並びに上記控訴人通学アイコン一覧表及び控訴人通信アイコン一覧表の編集著作権に基づき，本判決別紙雑誌目録１（１）ないし（２４），同目録２（１）ないし（１９）及び同目録３（１）ないし（１９）記載の雑誌及びそれらの半製品並びにこれに関する印刷用紙型，亜鉛板，フィルム，版下など印刷用の原版の廃棄（同４）を求めるとともに，④主位的に上記各編集著作権の侵害に基づき，予備的に民法７０９条に基づき，損害賠償として，上記(3)の損害のうち１３８０万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成１５年１月２５日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払（同５）を求める。
３　被控訴人の主張
３－１　訴えの変更に対する異議
控訴人は，当審において，著作権侵害を主張する控訴人各情報誌の著作物及び被控訴人情報誌の著作物の一部変更を伴う訴えの追加的，交換的変更をしたが，訴え変更に係る請求は，当初の請求と請求の基礎が同一ではなく，また，著しく訴訟手続を遅滞させることとなるから，同訴えの変更に異議がある。
３－２　著作権侵害及び不法行為の成否について
(1)各著作物の編集著作物該当性及び被控訴人による著作権侵害の成否について
(1-1)分野別モノクロ情報ページについて
ア　分野別モノクロ情報ページの編集著作物該当性
(ｱ)スクール・講座情報の分類，配列方法といった編集レイアウトは，単なるフォーマットのアイデアであって，このようなアイデアについては，意匠権等の工業所有権により保護される余地があり得るとしても，著作権の保護の対象ではない。また，このような編集レイアウトのアイデアは，素材であるスクール情報から切り離された場合に，それ自体独立の編集著作物となり得るものでもない。裁判例においても，広告や記事などの素材から離れたレイアウト自体が著作権によって保護されることはないとされている。したがって，控訴人が編集著作物に該当すると主張するスクール・講座情報の分類，配列方法は，素材であるスクール情報を離れて編集著作物性を有するものではない。


(ｲ)控訴人は，事実的編集物である控訴人各情報誌においては，抽象的な編集体系そのものが表現であり，それを構成する分類項目が素材となると主張するが，失当である。著作権法による保護の対象となる著作物は，「思想又は感情を創作的に表現したもの」（同法２条１項１号）と定義され，編集物に具体的に記載，表現されていない抽象的な学ぶ内容あるいは編集体系は，素材とはなり得ない。また，控訴人は，事実的編集物においては，編集体系に創作性があると主張しながら，それを構成する分類項目が素材になると主張するが，編集体系が創作性を有する「素材の選択又は配列」（同法１２条）であると同時に創作性の有無を問わない素材にもなるという事態は，同条の想定していないところといわざるを得ない。そもそも，同条は，素材について創作性を要求していないのであり，創作性のある部分が素材であるという主張は，同条の規定に適合しない。スクール・講座情報を整理，編集して掲載した控訴人各情報誌は，それ自体が編集著作物になり得るとしても，選択又は配列の対象となる素材となり得るのは，紙面上に具体的に記載，表現されている具体的なスクール・講座情報である。そもそも，読者の主たる関心事は，事実情報であるスクール・講座情報であり，編集体系は，これを検索しやすくするための配列の工夫にほかならないから，スクール情報・講座情報こそが編集著作物である控訴人各情報誌及び被控訴人各情報誌の素材に該当する。具体的に誌面に印刷されたスクール・講座情報とは全く別に，編集体系そのものの保護を要求することは，具体的な表現を離れたアイデアの保護を要求するものであり，アイデアと表現を区別して後者のみを保護するという著作権法の原則に反するものである。また，事実的編集物において重視され，経済的に価値を持つのは，掲載された事実の数と正確性であり，編集体系やフォーマットの価値は，これと比べてはるかに低い。事実的編集物については，事実の収集活動に昀もコストがかかり，利用者の関心も，収集された事実の多さや正確性に集中するため，経済的な価値は素材である事実に集中している。被控訴人は，控訴人と同じように，自らのコストで広告主に対する営業と取材を行い，編集，出版という活動を行った上で，被控訴人各情報誌を発行しているのであり，知的財産権制度の枠組みを超えてまで，控訴人の独占を確保しなければならない必要性は存在しない。むしろ，ヒット商品については，競合商品が発売されるのが自由主義経済の原則であり，このことは社会的にも是認されてきたところである。
イ　被控訴人による著作権侵害の成否について
控訴人が主張するスクール・講座情報の分類，配列方法のうち，ツメ見出しについては，スクール・講座情報を分類，配列するという目的が共通することから，必然的にある程度の類似が生じているものの，被控訴人各情報誌は２２分類，控訴人各情報誌は１９分類であり分類数が異なること，分類名の大部分が異なること，配列方法が異なることなどが示すように，被控訴人各情報誌のスクール・講座情報の分類，配列方法は，控訴人各情報誌を模倣したものではない。また，被控訴人各情報誌においては，ツメ見出しのみによる１段階の分類で広告を配列し，カテゴリー別スクール情報ページの欄においては，大分類（ツメ見出し）と小分類（カプセル）の２段階の分類は採用していない。
また，編集著作物は，素材が共通でなければ著作権侵害とはならないところ，控訴人各情報誌と被控訴人各情報誌では，素材である具体的なスクール・講座情報が共通ではないので，著作権の侵害とはなり得ない。被控訴人各情報誌に掲載された具体的なスクール・講座情報は，被控訴人が広告主からの情報に基づき被控訴人が作成したものであって，控訴人各情報誌に依拠したものではない。同一の広告主が控訴人各情報誌と被控訴人各情報誌の両者に同一内容の広告掲載を依頼した場合に，結果として内容が共通となることはあるが，そうであるからといって著作権侵害に該当するということはできない。
(1-2)分野別モノクロ情報ページ中のツメ見出し・カプセルについてア　分野別モノクロ情報ページ中のツメ見出し・カプセルの編集著作物該当
性について
控訴人各情報誌の分野別モノクロ情報ページ中のツメ見出し・カプセルは，編集著作物として著作権法上の保護を受けることはできない。
イ　被控訴人による著作権侵害の成否について
被控訴人各情報誌と控訴人各情報誌のツメ見出しについては，スクール・講座情報を分類，配列するという目的が共通することから，必然的にある程度の類似が生じているものの，被控訴人各情報誌におけるスクール・講座情報の分類，配列方法は，控訴人各情報誌を模倣したものではなく，また，被控訴人各情報誌においては，ツメ見出しのみによる１段階の分類で広告を配列し，カテゴリー別スクール情報ページの欄においては，大分類（ツメ見出し）と小分類（カプセル）の２段階の分類を採用していないことは，上記(1-1)イのとおりである。
(1-3)スーパーインデックスについて
ア　スーパーインデックスの編集著作物該当性について控訴人情報誌東海版平成１４年４月号（甲１２）のスーパーインデックス（７８頁～８５頁）は，編集著作物として著作権法上の保護を受けることはできない。
イ　被控訴人による著作権侵害の成否について
被控訴人各情報誌のカテゴリー別インデックスは，ツメ見出しに対応する２２の大分類（ただし，タイトルは異なる。）と，小見出しに対応する小分類の２段階の分類であるのに対して，控訴人情報誌東海版平成１４年４月号（甲１２）のスーパーインデックス（７８頁～８５頁）は，１９のツメ見出しと対応しない３２項目の大分類とカプセルに対応する小分類の２段階の分類である。このように，控訴人各情報誌と被控訴人各情報誌では分類項目数が異なる上，講座の分野別のインデックスの大分類をツメ見出しに一致させる被控訴人各情報誌と，ツメ見出しと異なったより細かい分類を大分類として用いる控訴人各情報誌とでは，その編集方針においても差異がある。また，控訴人各情報誌と被控訴人各情報誌では，大分類の名称がいずれも異なり，さらに，小分類の分類名には，例えば，外国語名，資格名，楽器名及び技名のように，具体的な講座内容を表す名詞を名称とし，その選択には創作性がなく，必然的に共通とならざるを得ない分類名が多数含まれているが，選択の幅のある分類名については，大きく異なっている。また，編集著作物は，素材が共通でなければ著作権侵害とはならないところ，控訴人各情報誌と被控訴人各情報誌では，素材である具体的なスクール・講座情報が共通ではなく，被控訴人各情報誌に掲載された具体的なスクール・講座情報は，控訴人各情報誌に依拠したものではないから，著作権侵害には該当しないことは，上記(1-1)イのとおりである。
(1-4)スーパーインデックスの大分類・小分類表示についてア　スーパーインデックスの大分類・小分類表示の編集著作物該当性について控訴人情報誌東海版平成１４年４月号（甲１２）のスーパーインデックス（７８頁～８５頁）の大分類・小分類表示は，単なるアイデアであって，編集著作物として著作権法上の保護を受けることはできない。
イ　被控訴人による著作権侵害の成否について


被控訴人各情報誌のカテゴリー別インデックスにおいては，分類項目数，編集方針及び分類の名称が，控訴人情報誌東海版平成１４年４月号（甲１２）のスーパーインデックス（７８頁～８５頁）とは異なっている。被控訴人各情報誌は，独自の分類，配列方法に基づき，スクール・講座情報を分類，配列している。
(1-5)控訴人通学アイコン一覧表について
ア　控訴人通学アイコン一覧表の編集著作物該当性について各種情報誌において，アイコンは，広告に共通して記載されるべき情報を，キーワードやロゴなどを用いて簡潔に表示したものであり，少ないスペースで多くの情報を掲載できるようになるとともに，利用者による広告相互間の比較が容易になるため，広く用いられている。また，アイコン一覧表は，情報誌で使用されているアイコンを列挙して説明を加えたものであり，書籍や地図の略語一覧表や凡例に相当するものである。被控訴人各情報誌と控訴人各情報誌は，ともにスクール・講座情報を掲載した情報誌であり，同業の広告主であれば，受講者にアピールしようとする内容は必然的に類似し，アイコンは，複数の広告主が共通してアピールするポイントとなる情報を表すものであるから，表示すべき事項の選択肢は非常に限られる。広告主が共通して受講者に提供しようとする情報（アピールポイント）は，例えば，レッスン時間，レッスンの予約制や振替制度，少人数制や担任制などの授業スタイル，駅前，無料体験，説明会，月謝制等の料金体系などであり，これらは，だれが選択してもほとんど差異が生じないものであり，このような必然的な選択は，そもそも創作性がないというべきである。
イ　被控訴人による著作権侵害の成否について
被控訴人通学アイコン一覧表は，被控訴人各情報誌で使用されているアイコンのうち，各スクール情報欄の「おすすめチェック！」欄で使用されているアイコンを，「おすすめチェック！」欄に，個々のスクール・講座情報欄で使用されているアイコンを，内容に応じて，「講座選びのポイント」欄又は「○得ポイント」欄に，それぞれ列挙して説明を加えたものであり，控訴人通学アイコン一覧表に依拠して作成したものではない。被控訴人通学アイコン一覧表と控訴人通学アイコン一覧表は，どのような事項をアイコンで表示するのかというアイデア面では，スクール・講座情報の提供という目的の共通性から，結果として，相互にある程度類似しているが，アイコン一覧表のマークの説明の文章の具体的な表現は，大きく違っているし，アイコン一覧表の形状や色彩，レイアウトなどの視覚的デザインなどにおいても，具体的な表現は，明らかに異なっている。著作権は，アイデアではなく，具体的な表現を保護するものであるから，具体的な表現において大きく異なっている以上，著作権侵害は成り立たない。
(1-6)控訴人通信アイコン一覧表について
ア　控訴人通信アイコン一覧表の編集著作物該当性について被控訴人各情報誌の控訴人通信アイコン一覧表は，編集著作物として著作権法上の保護を受けることはできない。
イ　被控訴人による著作権侵害の成否について
被控訴人通信アイコン一覧表は，被控訴人各情報誌の通信講座情報欄で使用されているアイコンを，内容に応じて，それぞれ分類，列挙して説明を加えたものであり，控訴人通信アイコン一覧表に依拠して作成したものではない。また，被控訴人通信アイコン一覧表と控訴人通信アイコン一覧表は，その具体的な表現において大きく異なっており，著作権侵害は成り立たない。(1-7)製作，印刷，製本，発売及び頒布の差止め請求並びに雑誌，半製品，印刷用紙型，亜鉛板，フィルム，版下など印刷用の原版の廃棄請求について被控訴人が，被控訴人各情報誌を編集，発行する行為は，控訴人の編集著作権を侵害するものではなく，控訴人の差止め請求及び廃棄請求は，いずれも失当である。
(2)被控訴人の不法行為の成否について
他人の商品を完全に模倣又は複製して販売したいわゆるデッド・コピーの事案について，著しく不公正な手段を用いた他人の法的保護に値する営業活動上の利益の違法な侵害として不法行為の成立する余地があり，それを認めた裁判例もあるが，本件はそのような事案ではない。被控訴人は，広告主に対する営業活動及び広告主から集めた広告の編集作業を独自に行い，被控訴人各情報誌を編集，発行しているのであり，控訴人各情報誌をデッド・コピーしているわけではなく，両者は，スクール・講座情報の提供という目的の共通性から，結果として，ある程度の類似が生じているにすぎない。
(3)損害について
控訴人の主張のうち，被控訴人各情報誌における主な収入が広告主からの広告料収入であることは認めるが，控訴人が被ったとする損害については，否認ないし争う。
３－３　控訴人の請求について
以上のとおり，控訴人の請求は，当審における訴え変更に係る請求を含め，いずれも理由がない。
第３　当裁判所の判断
１　訴えの変更に対する異議について
控訴人は，当審において，著作権侵害を主張する控訴人各情報誌の著作物及び被控訴人情報誌の著作物の一部変更を伴う訴えの追加的，交換的変更をし，被控訴人は，これに対し異議を述べたが，訴え変更に係る請求は，当初の請求と請求の基礎が同一と認められ，かつ，著しく訴訟手続を遅滞させることになると認めることはできない。そこで，当審における訴え変更に係る請求を含む控訴人の請求について判断することとし，まず，控訴人主張の著作権侵害及び不法行為の成否について検討する。
２　各著作物の編集著作物該当性及び被控訴人による著作権侵害の成否について
２－１　分野別モノクロ情報ページについて
(1)分野別モノクロ情報ページの編集著作物該当性についてア　上記第２の１の前提となる事実，証拠（甲１２～１８，２５，２６，２９～４１）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実を認めることができる。(ｱ)控訴人情報誌東海版平成１４年４月号（甲１２）には，モノクロで印刷され，控訴人の広告主から出稿されたスクール・講座情報が掲載された分野別モノクロ情報ページ（１０６頁～２３４頁）があり，これらのページは，紙面の前小口の端から約１．５センチメートル内の部分に当該ページに掲載されているスクール・講座情報の内容を端的に示す文言がツメ見出しとして記載され，本文部分は，１ページに１ないし９校の通学講座に関するスクール・講座情報が掲載され，各スクールごとに，①スクール名，②住所，③昀寄駅，④スクールの特徴を示すアイコン（「スクール便利ポイント」），⑤カプセル（講座内容を表す分類指標），⑥講座の特徴を示すアイコン（開講時間，受講制度，レベル，講師に関する事項等，講座・コース独自の特長及びメリットに関する「特長アイコン」と，受講料の支払方法及び割引に関する特長，メリットに関する「○得情報アイコン」がある。），⑦資料請求番号，⑧コース名，⑨講座開講日時・費用，⑩入学金・受講料の割引を示すマーク，⑪コース内容，⑫スクール情報，⑬地図，⑭交通案内及びフリースペースから構成され，これらの情報は，「情報の見方」（７４頁）の記載に従って配置されている。


(ｲ)上記分野別モノクロ情報ページ（１０６頁～２３４頁）において，スクールは，ツメ見出しの分類により，「英会話」（１０６頁～１２１頁），「外国語＆語学の仕事」（１２１頁～１２６頁），「パソコン」（１２６頁～１３９頁），「デジタルクリエイティブ」（１４０頁～１４８頁），「エンジニア」（１４９頁～１５２頁），「ビジネス資格＆スキル」（１５２頁～１５８頁），「建築・インテリア・ＣＡＤ」（１５９頁～１６９頁），「フラワー」（１７０頁～１７８頁），「マスコミ・ファッション・デザイン」（１７９頁～１８０頁），「キレイ」（１８１頁～１９０頁），「癒し＆健康」（１９１頁～１９７頁），「医療＆福祉・教育」（１９８頁～２０４頁），「専門スキル」（２０５頁～２０６頁），「フード＆料理」（２０７頁～２１２頁），「ミュージック」（２１３頁～２１７頁），「絵画・アート・書＆クラフト」（２１８頁～２２１頁），「文化教養」（２２１頁～２２３頁），「スポーツ＆乗り物」（２２４頁～２２８頁），「ダンス」（２２８頁～２３４頁）の順に配列されている。(ｳ)上記ツメ見出し及びカプセルは，読者による各スクール・講座情報の検索や比較検討を容易にするため，控訴人において，上記第２の２－２(1-1)ア(ｱ)ａ，ｂ記載の方針に従って設定したものであり，控訴人情報誌東海版平成１４年４月号におけるカプセルの種類は８６６，ツメ見出しの種類は１９である。イ　上記認定の事実によれば，控訴人情報誌東海版平成１４年４月号（甲１２）の分野別モノクロ情報ページ（１０６頁～２３４頁）は，広告主から出稿されたスクール・講座情報を素材として，これらの素材を，読者の検索及び比較検討を容易にするため，五十音順等の既存の基準ではなく，控訴人の独自に定めた分類，配列方針に従って配列したものであり，その具体的配列は創作性を有するものと認められるから，編集著作物に該当するということができる。しかしながら，上記ア(ｱ)の配置方針自体は，スクール名，住所，昀寄駅，コース名，地図などの読者が当然に必要とする情報を誌面に割り付ける際の方針，すなわち，アイデアにすぎず，表現それ自体ではない部分である。また，上記ア(ｲ)の分類自体も，同様にアイデアにすぎず，表現それ自体ではない部分であると認められる上，仮に，分類項目を素材としてとらえることができるとしても，スクール・講座情報を掲載する情報誌において，読者による検索の便宜のため，同種のスクールをまとめて分類する必要があることは，当然のことであり，その分類項目も，英会話，外国語，パソコン，資格など，実用性の高いスクール・講座情報を先に，音楽，海外，スポーツなど，趣味性の高いスクール・講座情報を後に，かつ，類似するものが近接したページに掲載されるよう１９種類のツメ見出しの分類に従って配列したにすぎないものであるから，その選択，配列に表現上の創作性を認めることはできない。控訴人は，上記具体的なスクール・講座情報及び具体的な編集物である控訴人情報誌東海版平成１４年４月号を離れ，分類，配列体系の項目である「学ぶ内容」ないし編集体系を構成する分類項目を素材とし，編集体系を表現としてとらえるべきであると主張する。しかしながら，著作権法は，思想又は感情の創作的な表現を保護するものであるから（同法２条１項１号参照），アイデアなど表現それ自体でない部分は，著作権法の保護の対象ではないと解すべきところ，控訴人の主張する具体的な編集物を離れた編集体系自体は，上記のとおり，選択，配列のアイデアにすぎないというべきであり，また，仮に，分類項目を素材としてとらえることができるとしても，その選択，配列に表現上の創作性を認め得ないものであるから，これを著作権法の保護の対象と解することはできない。したがって，控訴人の上記主張は，いずれにしても採用することができない。
(2)被控訴人による著作権侵害の成否について
ア　控訴人は，被控訴人が，カテゴリー別スクール情報ページを掲載した被控訴人情報誌東海版平成１４年１０月号から同年１２月号（甲１～３）を編集，発行した行為は，控訴人の編集著作物の複製権又は翻案権を侵害すると主張するので，検討する。
上記第２の１の前提となる事実，証拠（甲１～３）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実を認めることができる。
(ｱ)被控訴人情報誌東海版平成１４年１０月号ないし同年１２月号（甲１～３）には，カラーで印刷され，被控訴人の広告主から出稿されたスクール・講座情報が掲載されたカテゴリー別スクール情報ページ（甲１の１７３頁～２６７頁，甲２の１３３頁～２２４頁，甲３の１２５頁～１９９頁）がある。これらのページは，例えば，被控訴人情報誌東海版平成１４年１０月号においては，紙面の前小口の端から約１センチメートル内の部分に当該ページに掲載されているスクール・講座情報の内容を端的に示す文言がツメ見出しとして記載され，本文部分は，１ページに１ないし１１校の通学講座に関するスクール・講座情報が掲載され，各スクールごとに，①スクール名，②住所，③昀寄駅，④スクールの特徴を示すアイコン（「おすすめチェック」），⑤カプセル，⑥講座の特徴を示すアイコン（「講座選びのポイント」，「○得ポイント」），⑦資料請求番号，⑧コース名，⑨講座開講日時・費用，⑩入学金・受講料の割引を示すマーク，⑪コース内容，⑫スクール情報，⑬地図，⑭交通案内及びフリースペースから構成され，これらの情報は，「スクール情報はこうやって見る！」（９９頁）の記載に従って配置されている。


(ｲ)被控訴人情報誌東海版平成１４年１０月号（甲１）のカテゴリー別スクール情報ページにおいて，スクールは，ツメ見出しに対応した分類により，「英語，英会話をマスターしたい！」（１７４頁～１８５頁），「好きな国の外国語を話したい！」（１８５頁～１８６頁），「パソコンを自由に操りたい！」（１８７頁～２００頁），「デジタルクリエイターになりたい！」（２０１頁～２０６頁），「プログラマーを目指したい！」（２０７頁～２０８頁），「スキル＆資格でキャリアアップしたい！」（２０８頁～２１４頁），「建築＆インテリアの仕事がしたい！」（２１５頁～２２０頁），「マスコミ＆ファッションの世界に飛び込みたい！」（２２１頁～２２３頁），「医療＆福祉の現場で役に立ちたい！」（２２３頁～２２７頁），「将来専門分野で働きたい！」（２２７頁），「ブライダルで幸せのお手伝いがしたい！」（２２８頁～２２９頁），「ビューティーセンスを磨きたい！」（２２９頁～２３３頁），「リラックス＆ヒーリングで癒しにはまりたい！」（２３４頁～２４３頁），「毎日お花に囲まれていたい！」（２４３頁～２４７頁），「料理上手だねって言われたい！」（２４７頁～２５０頁），「日本の文化をたしなみたい！」（２５０頁～２５２頁），「もの創りってやっぱり面白い！」（２５２頁～２５５頁），「音楽を楽しみたい！」（２５５頁～２６０頁），「スポーツでいい汗かきたい！」（２６０頁～２６３頁），「ダンス！ダンス！ダンス！したい！」（２６３頁～２６６頁），「自分の絵＆書を飾ってみたい！」（２６７頁），「その他いろいろなことやってみたい！」（２６７頁）の順に配列されている。
(ｳ)被控訴人情報誌東海版平成１４年１１月号及び同年１２月号（甲２，３）のカテゴリー別スクール情報ページ（甲２の１３３頁～２２４頁，甲３の１２５頁～１９９頁）においても，被控訴人情報誌東海版平成１４年１０月号（甲１）と同様の分類，配列によって，スクールごとにスクール・講座情報が掲載され，被控訴人情報誌東海版平成１４年１０月号ないし同年１２月号のツメ見出しの種類は２２である。
イ　上記認定の事実によれば，被控訴人情報誌東海版平成１４年１０月号ないし同年１２月号（甲１～３）のカテゴリー別スクール情報ページ（甲１の１７３頁～２６７頁，甲２の１３３頁～２２４頁，甲３の１２５頁～１９９頁）は，被控訴人の広告主から出稿されたスクール・講座情報を素材として，これらの素材を，上記ア(ｲ)，(ｳ)の配置方針及び分類により掲載したものであるところ，その配置方針及び分類は，控訴人情報誌東海版平成１４年４月号（甲１２）の分野別モノクロ情報ページ（１０６頁～２３４頁）の配置方針及び分類と類似しているものの，これらの点は，いずれも上記控訴人情報誌の表現それ自体でない部分又は表現上の創作性が認められない部分である。
そこで，進んで，スクール情報・講座情報の具体的配列について見ることとし，控訴人情報誌及び被控訴人情報誌とも，スクール・講座情報は，スクールごとに掲載されているから，控訴人情報誌東海版平成１４年４月号の分野別モノクロ情報ページにおけるスクールの配列と被控訴人情報誌東海版平成１４年１０月号ないし同年１２月号におけるスクールの具体的配列を対比する。(ｱ)控訴人情報誌東海版平成１４年４月号（甲１２）において，スクールは，例えば，「英会話」（１０６頁～１２１頁）の分類中では，「ＣＲＯＳＳＲＯＡＤＳ」（１０６頁上段），「ＮＯＶＡ」（同頁中，下段），「ＥＣＣ」（１０７頁）・・・「ＹＨＧ英語セミナー」（１２１頁上段中）の順に，「パソコン」（１２６頁～１３９頁）の分類中では，「きりゅうパソコン教室」（１２６頁下段左），「日本パソコン学院アビバ」（１２７頁），「Ｗｉｎパソコン塾」（１２８頁上段），「ＮＥＣパソコンファミリースクウェア名駅校／新岐阜校」（同頁中，下段）・・・「おさや総合スクール」（１３９頁上段右），「パソコンカレッジガリレオ」（同段左），「中部大栄教育システム」（同頁中，下段）の順に配列されている。
(ｲ)これに対し，被控訴人情報誌東海版平成１４年１０月号（甲１）において，スクールは，上記「英会話」に対応する「英語，英会話をマスターしたい！」（１７４頁～１８５頁）の分類中では，「ルクス」（１７４頁上段左），「ＮＯＶＡ」（同頁中，下段），「ＫＴＣ英会話名古屋校」（１７５頁）・・・「ＲＥＤＷＯＯＤＳ　ＡＣＡＤＥＭＹ」（１８５頁上段右）の順に，上記「パソコン」に対応する「パソコンを自由に操りたい！」（１８７頁～２００頁）の分類中では，「ももたろうパソコン教室矢場校」（１８７頁上段左），「ももたろうパソコン教室昭和橋校」（同頁中段右），「ももたろうパソコン教室春日井校」（同段左），「中部コンピュータ学院本校」（同頁下段）・・・「アルファ・インストラクタ・アカデミー」（２００頁）の順に配列され，その配列が上記(ｱ)の配列と同一性又は類似性があると認めることはできず，他の分類に係る配列についても，両者の配列に同一性又は類似性があると認めることはできない。そして，このことは，被控訴人情報誌東海版同年１１月号及び同１２月号（甲２，３）について見ても同様である。
ウ　以上対比したところによれば，控訴人情報誌東海版平成１４年４月号（甲１２）の分野別モノクロ情報ページ（１０６頁～２３４頁）と被控訴人情報誌東海版平成１４年１０月号ないし同年１２月号（甲１～３）のカテゴリー別スクール情報ページ（甲１の１７３頁～２６７頁，甲２の１３３頁～２２４頁，甲３の１２５頁～１９９頁）は，配置方針及び分類は類似しているものの，その具体的配列は，同一性又は類似性があると認めることはできず，上記類似性を有する部分は，表現それ自体でない部分又は表現上の創作性が認められない部分であって，上記各カテゴリー別スクール情報ページから上記分野別モノクロ情報ページの表現上の本質的な特徴を直接感得することはできないから，上記各カテゴリー別スクール情報ページは，上記分野別モノクロ情報ページを複製ないし翻案したものということはできない。


また，控訴人は，控訴人情報誌東海版平成１４年４月号の分野別モノクロ情報ページにおける素材が，特定のスクール講座の広告記事であるとしても，そこに掲載される広告の広告主と，被控訴人情報誌東海版各号のカテゴリー別スクール情報ページに掲載される広告の広告主は，多くが一致していること，被控訴人が，被控訴人情報誌東海版の対象とする地域を，控訴人情報誌東海版と同一の東海地方に設定し，控訴人情報誌東海版に掲載されている広告主を見て，その広告主を対象に営業を行っていることは明らかであることなどを挙げて，素材であるスクール・講座情報に関する依拠性も明らかであると主張する。しかしながら，被控訴人が控訴人情報誌東海版に掲載されている広告主を対象に営業を行ったとしても，そのこと自体は，何ら違法ということはできず，また，広告主の多くが一致していたとしても，当該広告主から控訴人に出稿されたスクール・講座情報と被控訴人に出稿されたスクール・講座情報は，別のものであるから，控訴人主張の上記事実をもって，被控訴人情報誌東海版平成１４年１０月号ないし同年１２月号のカテゴリー別スクール情報ページが控訴人情報誌東海版平成１４年４月号の分野別モノクロ情報ページに依拠しているということはできない。エ　以上検討したところによれば，被控訴人が，カテゴリー別スクール情報ページを掲載した被控訴人情報誌東海版平成１４年１０月号から同年１２月号を編集，発行した行為は，控訴人の編集著作物の複製権又は翻案権を侵害するということはできない。
２－２　分野別モノクロ情報ページ中のツメ見出し・カプセルについて(1)分野別モノクロ情報ページ中のツメ見出し・カプセルの編集著作物該当性
について
控訴人は，控訴人情報誌東海版平成１４年４月号（甲１２）の分類，配列体系は，分野別モノクロ情報ページ（１０６頁～２３４頁）中のツメ見出し，カプセルとしてそれぞれ表現され，全体として編集著作物に該当するというべきであり，控訴人情報誌東海版平成１４年４月号の分野別モノクロ情報ページ中のツメ見出し・カプセルは，編集著作物として著作権法上の保護を受けるものというべきであると主張する。控訴人情報誌東海版平成１４年４月号の分野別モノクロ情報ページにおいて，スクールは，ツメ見出しの分類により，上記２－１(1)ア(ｲ)の順に配列されているところ，ツメ見出し及びカプセルは，読者による各スクール・講座情報の検索や比較検討を容易にするため，控訴人において，上記第２の２－２(1-1)ア(ｱ)ａ，ｂ記載の方針に従って設定したものであり，そのカプセルの種類は８６６，ツメ見出しの種類は１９であることは，上記第３の２－１(1)ア(ｳ)のとおりである。
しかしながら，具体的な編集物を離れた編集体系自体は，選択，配列のアイデアというべきであって，著作権法の保護の対象と解することはできないことは上記２－１(1)イのとおりであり，分野別モノクロ情報ページ中のツメ見出し，カプセルも選択，配列のアイデアにすぎないというべきである。したがって，控訴人の上記主張は，採用することができない。
(2)被控訴人による著作権侵害の成否について
以上のとおり，控訴人情報誌東海版平成１４年４月号（甲１２）分野別モノクロ情報ページ（１０６頁～２３４頁）中のツメ見出し・カプセルは，編集著作物ということはできないから，被控訴人が，被控訴人情報誌東海版平成１４年１０月号ないし同年１２月号（甲１～３）のカテゴリー別スクール情報ページ（甲１の１７３頁～２６７頁，甲２の１３３頁～２２４頁，甲３の１２５頁～１９９頁）において，小分類・大分類を表示した被控訴人各情報誌各号を編集，発行した行為は，控訴人各情報誌のツメ見出し・カプセルの編集著作物の複製権又は翻案権を侵害するということはできない。
２－３　スーパーインデックスについて
(1)スーパーインデックスの編集著作物該当性について控訴人は，素材である分類項目を分類，配列する一連の行為に創作性を認めることができるから，大分類・小分類による分類，配列体系は，全体として編集著作物に該当するというべきであり，控訴人情報誌東海版平成１４年４月号（甲１２）のスーパーインデックス（７８頁～８５頁）は，編集著作物として著作権法上の保護を受けるものというべきであると主張するので検討する。ア　上記第２の１の前提となる事実，証拠（甲１２，２５）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実を認めることができる。
控訴人情報誌東海版平成１４年４月号（甲１２）には，控訴人の広告主から出稿されたスクール・講座情報を，大分類と小分類から成る２段階の分類を行った上，スクール名を配列し，当該スクールに係るスクール・講座情報の掲載ページ数とともに，資料請求のための「共通はがき」の利用の可否，控訴人サイトでの情報検索の可否，通学と通信教育の別，割引の有無を知ることができるようにしたスーパーインデックス（７８頁～８５頁）がある。スーパーインデックスにおいては，読者が常設ツメ及び特集ツメに収録されている講座情報を比較検討し，かつ，容易にその掲載ページを検索できるようにするため，スクール・講座情報を，上記第２の２－２(1-3)ア(ｱ)～(ｴ)記載の観点から，分類，配列したものであり，スーパーインデックスにおける大分類は，ツメ見出しと共通するものもあるが，ツメ見出しより細分化された項目となっており，小分類は，カプセルに対応するものとなっている。
イ　上記認定の事実によれば，控訴人情報誌東海版平成１４年４月号（甲１２）のスーパーインデックス（７８頁～８５頁）は，広告主から出稿されたスクール情報・講座情報を素材として，これらの素材を，読者の検索及び比較検討を容易にするため，五十音順等の既存の基準ではなく，控訴人の独自に定めた分類，配列方針に従って配列したものであり，その具体的配列に創作性を有するものと認めることができ，編集著作物に該当するということができる。しかしながら，上記分類自体は，アイデアにすぎず，表現それ自体ではない部分であると認められる上，また，仮に，分類項目を素材としてとらえることができるとしても，その選択，配列に表現上の創作性を認めることができないことは，上記２－１(1)イのとおりである。
ウ　控訴人は，上記具体的なスクール・講座情報及び具体的な編集物である控訴人情報誌東海版平成１４年４月号（甲１２）を離れ，大分類・小分類による分類，配列体系が全体として編集著作物に該当するというべきであると主張する。しかしながら，控訴人の主張する具体的な編集物を離れた編集体系自体は，選択，配列のアイデアにすぎないというべきであり，また，仮に，分類項目を素材としてとらえることができるとしても，その選択，配列に表現上の創作性を認め得ないものであるから，これを著作権法の保護の対象と解することはできない。したがって，控訴人の上記主張は，採用することができない。
(2)被控訴人による著作権侵害の成否について
ア　控訴人は，被控訴人が，カテゴリー別スクール情報ページを掲載した被控訴人情報誌東海版平成１４年１０月号から同年１２月号（甲１～３）を編集，発行した行為は，控訴人の編集著作物の複製権又は翻案権を侵害すると主張するので，検討する。


(ｱ)被控訴人情報誌東海版平成１４年１０月号ないし同年１２月号（甲１～３）には，カラーで印刷され，被控訴人の広告主から出稿されたスクール・講座情報を，大分類と小分類から成る２段階の分類を行った上，スクール名を配列し，当該スクールに係るスクール・講座情報の掲載ページ数とともに，資料請求のための「共通または専用はがき」の利用の可否，通学と通信教育の別，資格取得向けの講座であるか否か，割引の有無を知ることができるようにしたカテゴリー別インデックス（甲１の１００頁～１０７頁，甲２の８４頁～８９頁，甲６９の３の８２頁～８６頁）がある。
(ｲ)そこで，控訴人情報誌東海版平成１４年４月号のスーパーインデックス（７８頁～８５頁）におけるスクールの配列と被控訴人情報誌東海版平成１４年１０月号ないし同年１２月号におけるスクールの具体的配列を対比する。控訴人情報誌東海版平成１４年４月号（甲１２）スーパーインデックスにおいて，スクールは，例えば，大分類「英会話・英語」中の小分類「英会話」（７８頁右欄）の中では，「ＮＥＷ　ＬＥＡＦ　ＡＣＡＤＥＭＹ」，「カイズ外語学院」，「ＮＯ　ＢＯＲＤＥＲＳ　イングリッシュスクール」，「ルクス」・・・「ＡＬＣ」の順に，大分類「パソコン」中の小分類「パソコン」（７９頁右欄）の中では，「きりゅうパソコン教室」，「マルチメディアスクールＷＡＶＥ」，「ドゥックパソコン塾」，「アルファ・マンツーマン・アカデミー」の順に配列されている。
これに対し，被控訴人情報誌東海版平成１４年１０月号（甲１）のカテゴリー別インデックス（１００頁～１０７頁）において，スクールは，上記小分類「英会話」に対応する「英会話」（１００頁右欄，中欄）の中では，「アートブレイン　アカデミー　イングリッシュスクール」，「愛知大学エクステンションセンター」，「ＵＰ　ＴＯ　ＹＯＵ」，「イーオン」・・・「ＲＥＤＷＯＯＤＳ　ＡＣＡＤＥＭＹ今池北」の順に，上記小分類「パソコン」に対応する「パソコン」（１０１頁右欄，中欄）の中では，「アドバンス　パソコンスクール」，「牛若丸パソコンスクール」，「ＡＩＤ　パソコンスクール」，「ＮＥＣパソコンファミリースクウェア新岐阜校」・・・「わかるとできる豊明校（本間塾）」の順に配列され，その配列が上記スーパーインデックスの配列と同一性又は類似性があると認めることはできず，他の分類に係る配列についても，両者の配列に同一性又は類似性があると認めることはできない。そして，このことは，被控訴人情報誌東海版同年１１月号及び同１２月号（甲２，３）について見ても同様である。イ　以上対比したところによれば，控訴人情報誌東海版平成１４年４月号（甲１２）のスーパーインデックス（７８頁～８５頁）と被控訴人情報誌東海版平成１４年１０月号ないし同年１２月号（甲１～３）のカテゴリー別インデックス（甲１の１００頁～１０７頁，甲２の８４頁～８９頁，甲６９の３の８２頁～８６頁）の具体的配列は，同一性又は類似性があると認めることはできず，上記各カテゴリー別インデックスから上記スーパーインデックスの表現上の本質的な特徴を直接感得することはできないから，上記各カテゴリー別インデックスは，上記スーパーインデックスを複製ないし翻案したものとはいえない。ウ　以上検討したところによれば，被控訴人が，カテゴリー別インデックスを掲載した被控訴人情報誌東海版平成１４年１０月号から同年１２月号（甲１～３）を編集，発行した行為は，控訴人の編集著作物の複製権又は翻案権を侵害するということはできない。
２－４　スーパーインデックスの大分類・小分類表示について(1)スーパーインデックスの大分類・小分類表示の編集著作物該当性について控訴人は，控訴人情報誌東海版平成１４年４月号（甲１２）のスーパーインデックス（７８頁～８５頁）の大分類・小分類表示は，当該分類，配列体系を構築する行為に創作性を認めることができるから，スーパーインデックスの大分類・小分類表示は，編集著作物として著作権法上の保護を受けるものというべきであると主張する。控訴人情報誌東海版平成１４年４月号のスーパーインデックスの大分類・小分類表示は，読者が常設ツメ及び特集ツメに収録されている講座情報を比較検討し，かつ，容易にその掲載ページを検索できるようにするため，スクール・講座情報を，上記第２の２－２(1-3)ア(ｱ)～(ｴ)記載の観点から，分類，配列したものであり，スーパーインデックスにおける大分類は，ツメ見出しと共通するものもあるが，ツメ見出しより細分化された項目となっており，小分類は，カプセルに対応するものとなっていることは，上記第３の２－３(1)アのとおりである。しかしながら，具体的な編集物を離れた編集体系自体は，選択，配列のアイデアというべきであって，著作権法の保護の対象と解することはできないことは上記２－１(1)イのとおりであり，スーパーインデックスの大分類・小分類表示も選択，配列のアイデアにすぎないというべきである。したがって，控訴人の上記主張は，採用することができない。
(2)被控訴人による著作権侵害の成否について
以上のとおり，スーパーインデックスの大分類・小分類表示は，編集著作物ということはできないから，被控訴人が，カテゴリー別インデックスを表示した被控訴人情報誌東海版平成１４年１０月号ないし同年１２月号を編集，発行した行為は，控訴人情報誌東海版平成１４年４月号のスーパーインデックスの大分類・小分類表示の編集著作物についての控訴人の複製権又は翻案権を侵害するということはできない。
２－５　控訴人通学アイコン一覧表について


(1)控訴人通学アイコン一覧表の編集著作物該当性についてア　上記第２の１の前提となる事実，証拠（甲１２～１４，２６，４０，５３，７３）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実を認めることができる。(ｱ)控訴人各情報誌平成１４年４月号（甲１２～１４）には，控訴人通学アイコン一覧表（甲１２〔上記東海版〕の７５頁，甲１３〔同首都圏版〕の１９５頁，甲１４〔同関西版〕の１２２頁）が掲載されている。控訴人通学アイコン一覧表おいては，スクール・講座情報について，読者がスクール及び講座を選択する際に関心事となる特徴点を示した合計７１種類のアイコンを，①「そのスクールが持っている立地条件，設備のほか，受講生が受けられるサービスなど」（同一覧表上段「スクール便利ポイント」の説明）に関する「スクール便利ポイント」（２３種類），②「講座・コース独自の特長・メリット・・・開講時間，受講制度，レベル，講師など」（同中段「特長アイコン」の説明）に関する「特長アイコン」，③「講座・コースの受講料の支払い方法や，割引に関する特長・メリット」（同下段「○得情報アイコン」の説明）に関する「○得情報アイコン」の三つに分類し，配列している。
(ｲ)上記①「スクール便利ポイント」には，「『駅前』駅出口から，周囲徒歩３分以内（目安）のスクールです」（注，アイコン名を『』内に記載し，続けて，その説明文を記載した。以下同じ。），「『シャワー完備』シャワー設備のあるスポーツクラブなどに，このマークがついています」，「『駐車場有り』駐車場があり，車で通学ができるスクールです」などが，②「特長アイコン」には，「『予約制』レッスンの予定を自由に予約できる制度があります」，「『土日ＯＫ』土日も開講しているレッスン・コースです」，「『初心者対象』まったくの初心者を対象としたコース・レッスンです」などが，③「○得情報アイコン」には，「『給付制度対象』厚生労働省教育訓練給付制度の対象講座です」，「『分割分納』受講料を分けて支払います。手数料や金利が発生する可能性があるので，必ずスクールにお問い合わせください」などがある。
イ　控訴人は，控訴人通学アイコン一覧表は，上記①「スクール便利ポイント」，②「特長アイコン」及び③「○得情報アイコン」の３分類を用いた分類，配列が，控訴人各情報誌の読者に，スクール・講座の比較検討ポイントを，的確に伝え，理解させる等の視点から設定されたもので，分類方法に広い選択の幅があり，だれが行っても同様になるというものではなく，高い創作性があり，編集著作物として著作権法上の保護を受けるものというべきであると主張するので，検討する。各種情報誌において，アイコンは，誌面に記載された情報を，キーワードやロゴなどを用いて簡潔に表示したものであり，少ないスペースに多くの情報を掲載し，読者による情報相互間の比較が容易にできるよう，一般的に広く用いられ，その場合，読者にアイコンの意味が理解できるよう，使用されるアイコンを整理し，これに簡潔な説明を付したアイコン一覧表を作成して掲載することは，当裁判所に顕著である。そして，控訴人情報誌及び被控訴人情報誌のように，広告主から出稿されたスクール・講座情報を掲載した情報誌において，「そのスクールが持っている立地条件，設備のほか，受講生が受けられるサービスなど」（控訴人通学アイコン一覧表上段「スクール便利ポイント」の説明），「講座・コース独自の特長・メリット・・・開講時間，受講制度，レベル，講師など」（同中段「特長アイコン」の説明）及び「講座・コースの受講料の支払い方法や，割引に関する特長・メリット」（同下段「○得情報アイコン」の説明）は，読者が当然に関心を持つ点であり，その内容である，①「スクール便利ポイント」の「駅前」，「シャワー完備」，「駐車場有り」など，②「特長アイコン」の「予約制」，「土日ＯＫ」，「初心者対象」など，③「○得情報アイコン」の「給付制度対象」，「分割分納」などは，いずれも上記関心を持つ点に係る必要な情報であると認められるから，これら各情報に係るアイコン７１種類を選択したことに，創作性があるとは認められない。また，これら各情報を，①「そのスクールが持っている立地条件，設備のほか，受講生が受けられるサービスなど」（同一覧表上段「スクール便利ポイント」の説明）に関する「スクール便利ポイント」（２３種類），②「講座・コース独自の特長・メリット・・・開講時間，受講制度，レベル，講師など」（同中段「特長アイコン」の説明）に関する「特長アイコン」及び③「講座・コースの受講料の支払い方法や，割引に関する特長・メリット」（同下段「○得情報アイコン」の説明）に関する「○得情報アイコン」の三つに分類した点も，スクール・講座情報のうち，①には主としてスクール情報に関するアイコンを，②には主として講座情報に関するアイコンを，③には支払情報に関するアイコンを分類したにすぎないと認められ，その分類，配列に創作性があるということはできない。ウ　したがって，控訴人通学アイコン一覧表は，アイコンの選択，配列に創作性があるということはできないから，編集著作物に該当するということはできない。
(2)被控訴人による著作権侵害の成否について
以上のとおり，控訴人通学アイコン一覧表は，編集著作物ということはできないから，被控訴人が，被控訴人通学アイコン一覧表を表示した被控訴人各情報誌各号を編集，発行する行為は，控訴人各情報誌の控訴人通学アイコン一覧表の編集著作物についての控訴人の複製権又は翻案権を侵害するということはできない。
２－６　控訴人通信アイコン一覧表について
(1)控訴人通信アイコン一覧表の編集著作物該当性についてア　上記第２の１の前提となる事実，証拠（甲２９，３０，３１，５３，６０）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実を認めることができる。(ｱ)控訴人情報誌首都圏版及び同関西版の平成１４年６月号には，控訴人通信アイコン一覧表（甲６０〔上記関西版〕の２６１頁）が掲載されている。控訴人通信アイコン一覧表おいては，スクール・講座情報について，読者がスクール及び講座を選択する際に関心事となる特徴点を示した合計３６種類のアイコンを，①「講座・コース独自の特長・メリット・・・受講に関する制度やフォローシステムなど」（同一覧表上段「特長アイコン」の説明）に関する「特長アイコン」，②「講座の受講料の支払い方法や割引に関する特長・メリット」（同下段「○得情報アイコン」の説明）に関する「○得情報アイコン」の二つに分類し，配列している。


(ｲ)上記①「特長アイコン」には，「『スクーリング』必須または任意で，実際にスクールに行って直接授業を受ける制度です」，「『無料体験』入会前に，授業を無料で体験できます」，「『卒業時資格取得』大学通信教育のコース卒業時に資格が取得できます。取得可能資格については，各大学に必ずご確認下さい」などが，②「○得情報アイコン」には，「『給付制度対象』厚生労働省教育訓練給付制度の対象講座です」，「『分割』受講料を分けて支払います。手数料や金利がかかります。詳細は各スクールに必ずご確認下さい」，「『分納』受講料を分けて支払います。手数料や金利はかかりません。詳細は各スクールに必ずご確認下さい」などがある。
イ　控訴人は，控訴人通信アイコン一覧表は，上記①「特長アイコン」及び②「○得情報アイコン」の２分類を用いた分類，配列が，控訴人各情報誌の読者に，スクール・講座の比較検討ポイントを，的確に伝え，理解させる等の視点から設定されたもので，分類方法に広い選択の幅があり，だれが行っても同様になるというものではなく，高い創作性があり，編集著作物として著作権法上の保護を受けるものというべきであると主張するので，検討する。
各種情報誌において，アイコン及びアイコン一覧表を掲載していることは，上記のとおりであるところ，控訴人情報誌及び被控訴人情報誌のように，広告主から出稿されたスクール・講座情報を掲載した情報誌において，「講座・コース独自の特長・メリット・・・受講に関する制度やフォローシステムなど」（控訴人通信アイコン一覧表上段「特長アイコン」の説明）及び「講座の受講料の支払い方法や割引に関する特長・メリット」（同下段「○得情報アイコン」の説明）は，読者が当然に関心を持つ点であり，その内容である，①「特長アイコン」の「スクーリング」，「無料体験」，「卒業時資格取得」など，②「○得情報アイコン」の「給付制度対象」，「分割」，「分納」などは，いずれも上記関心を持つ点に係る必要な情報であると認められるから，これら各情報に係るアイコン３６種類を選択したことに，創作性があるとは認められない。また，これら各情報を，①「講座・コース独自の特長・メリット・・・受講に関する制度やフォローシステムなど」（同一覧表上段「特長アイコン」の説明）に関する「特長アイコン」及び②「講座の受講料の支払い方法や割引に関する特長・メリット」（同下段「○得情報アイコン」の説明）に関する「○得情報アイコン」の二つに分類した点も，スクール・講座情報のうち，①には主としてスクール・講座情報に関するアイコンを，②には支払情報に関するアイコンを分類したにすぎないと認められ，その分類，配列に創作性があるということはできない。
ウ　したがって，控訴人通信アイコン一覧表は，アイコンの選択，配列に創作性があるということはできないから，編集著作物に該当するということはできない。
(2)被控訴人による著作権侵害の成否について
以上のとおり，控訴人通信アイコン一覧表は，編集著作物ということはできないから，被控訴人が，被控訴人通信アイコン一覧表を表示した被控訴人各情報誌各号を編集，発行する行為は，控訴人各情報誌の控訴人通信アイコン一覧表の編集著作物についての控訴人の複製権又は翻案権を侵害するということはできない。２－７　以上検討したところによれば，控訴人の著作権に基づく各請求は，その余の点について判断するまでもなく，いずれも理由がない。
３　被控訴人の不法行為の成否について
控訴人は，被控訴人は，被控訴人各情報誌において，控訴人各情報誌の広告記事・インデックスの配列方法，アイコン一覧表，レイアウト及びＦＡＸシートを模倣し，また，控訴人の運営する控訴人サイトの手法を模倣し，被控訴人サイトを運営して，被控訴人各情報誌を発行する行為は，控訴人の獲得してきた媒体としての信用にただ乗りし，控訴人の顧客を奪取するという不正競争的意図を有するものであって，著しく不公正な手段を用いて他人の法的保護に値する営業活動上の利益を違法に侵害するものとして，不法行為を構成すると主張する。しかしながら，控訴人各情報誌の配列方法，アイコン一覧表，レイアウト及びＦＡＸシート並びに控訴人の運営する控訴人サイトの手法は，著作権法上の保護を受けるものではなく，控訴人がその独占的使用を主張し得る筋合いのものではないから，被控訴人においてこれらのノウハウを使用する行為は，それがデッド・コピーに当たるなど自由競争の範囲を逸脱したものと認められる特段の事情がある場合を除き，何ら違法性を帯びるものではないところ，被控訴人各情報誌及び被控訴人サイトは，控訴人各情報誌及び控訴人サイトをデッド・コピーしたものであると認めることができないことは，以上の判示に照らして明らかであり，他に，上記の特段の事情の存在をうかがわせるに足りる証拠はない。したがって，被控訴人に控訴人主張のような不法行為に該当する行為を認めることはできないから，控訴人の不法行為に基づく請求も，その余の点について判断するまでもなく，理由がない。
４　結論
以上によれば，控訴人の原審における請求（当審において審理の対象となっていない上記訴えの取下げ及び請求の減縮に係る部分並びに訴えの交換的変更に係る変更前の部分を除く。）をいずれも棄却した原判決は相当であって，本件控訴は理由がなく，また，控訴人の上記訴え変更に係る請求も理由がない。よって，控訴人の本件控訴及び当審における請求をいずれも棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所知的財産第２部
裁判長裁判官    　篠　　原　　勝　　美
裁判官　　　岡　　本　　　　　岳
裁判官    　早　　田　　尚　　貴
（別紙）
アイコン一覧表目録雑誌目録原告通信アイコン一覧表


平成　平成１４年１０月１６日　神戸地方裁判所　平成１３年（わ）第１３８２号，平成１４年（わ）第７０３号　暴行，覚せい剤取締法違反，銃砲刀剣類所持等
取締法違反，盗品等有償譲受け被告事件
主　　　　　　　　文
被告人を懲役３年及び罰金２０万円に処する。
未決勾留日数中２１０日をその懲役刑に算入する。
その罰金を完納することができないときは，５０００円を１日に換算した期間，被告人を労役場に留置する。
押収してある切出しナイフ１本（平成１４年押第１６号の１）及び覚せい剤１袋（同押号の２）を没収する。
理　　　　　　　　由
（犯罪事実）
被告人は，
第１　平成１２年４月２７日午後９時４０分ころ，大阪府守口市Ａ町ａ丁目ｂ番ｃ号付近路上において，Ｂから，同人が窃取してきた盗品であることを知りながら，普通乗用自動車１台（時価６０万円相当）を代金５万円で譲り受け第２　平成１３年６月２０日午後３時５５分ころ，京都府福知山市Ｃ町ｄ丁目ｅ番地のｆ付近路上において，Ｄ（当時１７歳）が車両の通行方法について文句を言ったとして立腹し，同人に対し，右手でその頭髪を引っ張る暴行を加え第３　法定の除外事由がないのに，同年１１月１４日ころから同月１７日ころまでの間，大阪府内又は兵庫県内若しくはその周辺において，フェニルメチルアミノプロパンの塩類を含有する覚せい剤若干量を飲用その他の方法により自己の体内に摂
取し，覚せい剤を使用し
第４　業務その他正当な理由による場合でないのに，同月１７日午前１１時１５分ころ，神戸市中央区Ｅ町ｇ丁目ｈ番ｉ号所在の（マンション名省略）４階通路において，刃体の長さ約６．２センチメートルの切出しナイフ１本（平成１４年押第１６号の１）を携帯し
第５　みだりに，前同日，同区Ｆ通ｊ丁目ｋ番ｌ号所在の兵庫県Ｇ警察署保安経済課１号取調室内において，覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩酸塩の結晶粉末約０．２８４グラム（同押号の２はその鑑定残量）を所持した。
（証拠の標目）
省略
（補足説明）
１．弁護人の主張は，必ずしも明らかではないが，釈明の結果等を併せ考えると，要するに，判示第３の覚せい剤自己使用の事実について，①被告人に対する銃砲刀剣類所持等取締法違反容疑での現行犯逮捕は，被告人の抵抗・逃走のおそれは小さかったにもかかわらず，必要以上の実力行使を加えてなされたもので，違法・不当なものである上，令状に基づく強制採尿をするに当たっては，情理を尽くした説得を行い，任意の排尿の機会を与える必要があるのに，本件では，十分な説得をしていない疑いが濃いだけでなく，任意の排尿を申し出ていた被告人に対し，その申出を無視して令状請求手続を取り，その執行をしたものであり，また，その執行においても，終始手錠をかけ，数名の警察官が手足を押さえつけ，左右の手をねじり上げた状態でなされたものであるから，その手続には重大な違法があり，このような手続により取得された鑑定書は，証拠能力がないから，被告人は，無罪であり，②同事実について作成された被告人の捜査段階の供述調書は，取調べを担当した警察官から，供述すれば病院に連れていき，保護房からも出し，面会もさせると受け取れる言葉を聞き，素直に供述すれば執行猶予になるなどと聞かされたため，供述することとし，日時・場所などについては同警察官に話を合わせ，虚偽の事実が記載された供述証書に署名指印したものであるから，任意性がなく，また，被告人の公判廷供述と反する部分については，信用性がない，というものと解される。２．関係各証拠によれば，本件採尿に至る経過として，以下の事実が認められる。①　被告人は，平成１３年１１月１７日午前１０時３０分ころから午前１１時前ころまでの間，神戸市中央区Ｅ町所在のマンション駐車場やエントランスに入り込み，大声で独り言のような意味不明の言葉を口走り，棒状のものを持ち出してあたり構わず振り回すなどしていたことから，付近住民が警察に通報し，警察官が駆けつけたところ，被告人は，左手に判示第４記載の切出しナイフを持ち，「殺さな殺されるんや。」などと大声で叫んでいたことから，警察官は，自傷他害のおそれがあると判断し，被告人の左手をつかみ，被告人の背中を壁に押さえつけるなどして警察官４人がかりで制圧し，午前１１時１５分，被告人を現行犯逮捕したが，被告人は，手錠をかけられていても，首や手足をばたばたさせていた。②　被告人は，パトカーでＧ警察署に連行されたが，その言動から，覚せい剤使用の疑いが濃厚であったため，薬物犯罪捜査を担当する同警察署のＨ巡査部長が取調べに当たることになり，同日午後零時３０分ころ，取調室に入ったところ，被告人は，手錠をはめたままいすに座り，大声を出しており，２名の警察官がなだめている状況であり，同巡査部長が，被告人のかばんの中に入っていた覚せい剤について，「これは何だ，君のものか。」と質問したところ，被告人は，「知らんわい，誰かが勝手にはめたんや。」などと言い，「尿を出してくれるか。」と言うと，「何で出さなあかんのや。」などと答えた。


③　その後も，被告人には，覚せい剤使用者特有の症状があったことから，同巡査部長は，説得に限界を感じ，強制採尿令状の請求手続を取り，令状が発付された。この間も，被告人は，座ったり立ち上がったりし，大声を出して警察官にたしなめられたり，いすに座ったままロッカーに足をぶつけたり，あるいは，いすから転げ落ちた形で，床に座って大声を出すなどしており，そのために，警察官は，被告人に手錠をかけ，また，一時は足にも手錠をするなどしていた。④　Ｈ巡査部長は，令状の交付を受けた後，被告人に任意の尿提出を説得したが，被告人は，大声でこれを拒んだことから，令状を示そうとしたところ，被告人は，「病院に行くのは格好悪いから出しますわ。」と言ったものの，「最後にシャブを一発打たせて下さい。」などと要求したことから，令状を示して強制採尿手続を取ることを告げると，被告人は，「好きにせい。」などと言った。⑤　被告人は，手錠をしたままで警察官６名に伴われて自動車に乗り込み，午後５時１８分，Ｉ病院に到着した。被告人は，同病院で，診察台に乗せられる際にも，若干暴れるそぶりを示したので，４名の警察官が被告人の足を抱えるようにして乗せたところ，被告人は，「くそたれがはめたんや。」などと大声を出して体に力を入れたので，４名の警察官が被告人を押さえ込み，医師の指示で警察官が被告人のズボンを脱がせて，医師が採尿した。
３．以上認定した事実関係に照らすと，被告人は，覚せい剤の影響が疑われる錯乱状態で切出しナイフを持って叫んでいたものであり，制圧され，手錠をかけられた後も，首や手足をばたつかせるなどして抵抗していたのであるから，被告人を現行犯逮捕するに当たり，ある程度の実力行使を伴うのはやむを得ないところであり，警察官らにおいて，ことさら必要以上の実力を行使したことはうかがえず，その逮捕手続に違法・不当な点は見当たらない。
また，被告人は，Ｇ警察署に連行された後も，ロッカーに足をぶつけたり，いすから転げ落ちて床に座って大声を出すなど，終始，反抗的な態度を続けていただけでなく，任意の採尿を促されたのに対し，「何で出さなあかんのや。」などと拒否的な姿勢を示し，最終的に令状を執行される前には，覚せい剤を使用させるよう要求するなど極めて不合理な言動をしていたものであって，到底，真摯に任意提出の意思を示していたとは認められない。被告人は，公判廷において，取調室で，おしっこがしたくなり，採尿すると申し出ていたと述べ，また，「目の前で一発打ったろか。」と言ったが，これは，Ｇ警察署に着いた直後に，注射器を見せられた際に言ったことで，その後は言っていないと述べ，要するに，任意の採尿に応じる意思があったという趣旨の供述をしている。しかし，被告人は，当時，覚せい剤の影響により錯乱状態にあったことが認められ，その当時の言動に関する被告人の供述は，警察官の証言に比べてたやすく信用することができない。なお，本件の採尿は，被告人に手錠をしたまま，腕や足を４名の警察官が押さえ込んだ状態でなされたものであるが，前記のとおりの被告人の言動に照らすと，被告人及び医師の安全を図るためにやむを得ない措置というべきであり，その執行方法が違法・不当なものであったとは認められない。
４．被告人は，公判廷において，取調べに当たったＪ刑事に，父親に連絡して弁護士を付けてもらえるなら付けてもらってくれと言ったが，弁護士には来てもらえなかったとか，同刑事が蹴った机が自分の足に当たってけがをしたとか，同刑事に，保護房から出してくれと言うと，まずこちらの言うことを聞いてもらってから，お前の言うことも聞くと言われ，刑事の言うことを聞かなければ保護房から出られないと思ったとか，父親や知人に面会させてくれと言うと，同刑事と留置係が，相互に向こうと相談しなければいけないなどと言ったことから，刑事の言うことを聞かなければ面会もできないと思ったとか，あるいは，同刑事らから，言うことを聞いておけば覚せい剤の罪については執行猶予だ，銃砲刀剣類所持等取締法違反も罰金だ，暴行もどうってことないと言われ，同刑事の言うことを聞かなければ，私の希望も聞いてもらえないと思い，要するに，あきらめの気持ちで調書に署名した，という趣旨の供述をしている。
しかしながら，被告人の前記供述は，弁護人を依頼できなかったという点は，結局，被告人の要望を，その父が聞き入れなかったに過ぎず，Ｊ刑事に蹴られてけがをしたという点は，そのような事実をうかがわせる客観的状況は全くなく，その他の点も，証人Ｊの公判供述に比べ総じて信用性に乏しい。それだけでなく，要するに，被告人は，覚せい剤を使用したこと自体は争わず，その日時場所が違うというだけであって，しかも，違う日時・場所を供述した理由としては，結局，「取調べの時は，投げやりになっていた」というに過ぎないのであるから，供述の任意性には疑いがないものと認め，その検察官（３６）及び警察官（２６ないし３３）に対する各供述調書を証拠として採用したものである。
もっとも，判示第３の事実に関する被告人の捜査段階の供述内容は，被告人が，平成１３年１１月１５日ころ，大阪市西成区の路上に駐車させた普通乗用自動車内で，覚せい剤を缶コーヒーと共に飲用したというもので，公訴事実に沿うものであるが，被告人の指示説明による引き当たり捜査報告書（２０）があるほか，これを積極的に裏付けるに足りる客観的証拠はない。他方，被告人は，公判廷では，同月１４日の夜，西成区内の「ホテルＫ」新館で，覚せい剤を飲んで使用したと供述しているが，被告人が，同日，同ホテルで宿泊したことを示す証拠はなく，被告人の公判供述についても，これを裏付ける客観的証拠はない。覚せい剤の使用は，もともと人目のないところで行われる犯罪であり，被害者や被害品もないことから，その場所や方法を認定するには，被告人の供述に多くを依拠せざるを得ず，本件のように，被告人の供述が捜査段階と公判で変遷し，そのいずれについても客観的な裏付けに乏しい場合には，覚せい剤使用の場所や方法は，不明とするほかない。
５．以上のとおり，関係各証拠によれば，被告人が，覚せい剤を使用したことは明らかであるが，その場所・方法を具体的に認定することができないので，変更後の訴因に沿って，判示第３のとおり概括的な認定にとどめた。
（累犯前科）
事実
１　平成６年９月９日神戸地方裁判所で恐喝，同未遂罪により懲役１年１０月（３年間執行猶予・付保護観察，平成８年９月２７日猶予取消し）に処せられ，平
成１１年７月８日刑その刑の執行終了
２　１の刑の執行猶予中に犯した脅迫，覚せい剤取締法違反罪により平成８年７月１１日京都地方裁判所福知山支部で懲役１年２月に処せられ，平成９年１０月７
日その刑の執行終了
証拠
各裁判の判決書謄本（調書判決を含む。）及び前科調書
（法令の適用）


平成１７年(行ケ)第１０４９３号審決取消請求事件平成１８年１０月４日判決言渡，平成１８年７月２４日口頭弁論終結
判決
原告大日本印刷株式会社
訴訟代理人弁護士椙山敬士，吉田正夫，赤尾太郎，市川穣，松田美和同弁理士牛久健司，井上正，高城貞晶，金山聡，後藤直樹
被告凸版印刷株式会社
訴訟代理人弁護士竹田稔，川田篤，服部誠
同弁理士小栗久典，志賀正武，船山武，高橋詔男，青山正和，柳井
則子
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１原告の求めた裁判
「特許庁が無効２００４－８００７３号事件について平成１７年４月１９日にした審決を取り消す」との判決。。
第２事案の概要
本件は，後記本件発明の特許権者である原告が，被告の無効審判請求を受けた特許庁により，本件特許を無効とする旨の審決がなされたため，同審決の取消しを求めた事案である。
１特許庁における手続の経緯
()本件特許（甲第２号証）1
特許権者：大日本印刷株式会社（原告）
発明の名称：透過形スクリーン」「
特許出願日：昭和６２年１２月２９日（特願昭６２－３３３０８９）
設定登録日：平成９年１月２９日
特許番号：特許第２５９９９４５号
()本件手続2
審判請求日：平成１６年６月９日（無効２００４－８００７３号）
訂正請求日：平成１６年９月２４日
審決日：平成１７年４月１９日
審決の結論：訂正を認める。特許第２５９９９４５号の特許請求の範囲に記載「された発明についての特許を無効とする」。
審決謄本送達日：平成１７年４月２６日（原告に対し）。
２本件発明の要旨
審決が対象とした発明（平成１６年９月２４日付け訂正請求後の請求項１に記載された発明であり，下線部分が上記訂正に係る部分である。以下「本件特許発明」という）の要旨は，以下のとおりである。なお，本件特許の請求項の個数は４個。であるが，請求項２～４は請求項１項の従属項であるので，昭和６２年法律第２７号による改正前の特許法１２３条１項により，請求項１に係る発明が無効原因を有すれば，本件特許は全体として無効となるべきものである。「フレネルレンズ基板より観察側に配置され光拡散作用をもつレンチキュラーレン
ズ基板と，
前記レンチキュラーレンズ基板より光源側に配置されフレネルレンズ形状をもつ
前記フレネルレンズ基板と
からなるプロジェクションＴＶ用透過形スクリーンにおいて，前記フレネルレンズ基板が紫外線硬化樹脂により成形されており，前記レンチキュラーレンズ基板に紫外線吸収作用をもたせたことを特徴とするプロジェクションＴＶ用透過形スクリーン」。
３審決の理由の要点
審決の理由は，以下のとおりであるが，要するに，本件特許発明は，特開昭６１－１６４８０７号公報（本訴甲第１１号証，審決甲第１号証。以下，審決の理由説示を含めて「引用例１」という）に記載された発明（ただし，従来技術として記。載されたもの。以下「引用発明１」という）及び特開昭５１－８９４１９号公報。（本訴甲第１５号証の１，審決甲第５号証。以下，前同様「引用例２」という）。に記載された発明（以下「引用発明２」という）に基づいて，当業者が容易に発。明することができたものであり，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないというものである。
１引用例１記載の発明
請求人が甲第１号証として提示した特開昭６１－１６４８０７号公報には，従来技術とし
て第２図が示され，
「一般的な透過形ビデオプロジェクターのスクリーンは第２図に示されるように構成され，図において，１は光源，２は光源１よりの光線を平行にするためのフレネルレンズ，３はそのレンズ面，４は視角を広くするためのレンチキュラーレンズ，５はレンチキュラーレンズ４を構成する光拡散性物質を示している（第１頁左下欄第１９行～同頁右下欄第５行，および第２。」図参照）と記載されるとともに，
「次に，フレネルレンズ２の製造方法であるが，最も一般的な方法としては，熱可塑性のアクリル樹脂等を加熱プレスして製造する方法である。この方法はフレネルレンズ用金型を加熱した後，充分に変形可能なまでに加熱された透明なアクリル板を金型に挿入して加圧成形を行な，。，い定時間経過後金型温度が約７０℃前後まで冷却した時点で脱型するものであった   しかしこの冷却については，冷却の際に歪を発生させない為に徐冷が必要で一工程に３０分～６０分。，，。   ，以上要していたこの結果金型の専有時間が長く   生産性が悪いという欠点があった更に加熱プレスによる宿命である冷却時の樹脂の収縮に起因する脱型不良（収縮によって金型に樹脂型が喰いつく現象）が生ずるという問題が多発していた。そこで，加熱収縮あるいは徐冷等の問題点を解決する方法として紫外線硬化性樹脂を使用して成型する方法が提案されている（第１頁右下第２０行～第２頁左上欄第１７行）と記載さ。」れている。
したがって，これらの記載および第２図を参照すると，引用例１には，「フレネルレンズより光源の反対側に配置され光拡散性物質で構成されたレンチキュラーレン
ズと，
前記レンチキュラーレンズより光源側に配置されフレネルレンズ形状をもつ前記フレネルレン
ズと，
からなる透過形ビデオプロジェクターのスクリーンにおいて，前記フレネルレンズが紫外線硬化性樹脂により成型されたことを特徴とする透過形ビデオプロジェクターのスクリーン」。
の発明が記載されている。


２本件特許発明と引用発明１との一致点および相違点「」，「」，「」，引用発明１におけるフレネルレンズ光源の反対側   光拡散性物質で構成された「レンチキュラーレンズ「紫外線硬化性樹脂「成型   「透過形ビデオプロジェクターのス」，」，」，クリーン」はそれぞれ，本件発明１における「フレネルレンズ基板「観察側「光拡散作用」，」，をもつ「レンチキュラーレンズ基板「紫外線硬化樹脂   「成形「プロジェクションＴＶ」，」，」，」，用透過形スクリーン」にそれぞれ相当するので，引用発明１と本件特許発明は，「フレネルレンズ基板より観察側に配置され光拡散作用をもつレンチキュラーレンズ基板と，前記レンチキュラーレンズ基板より光源側に配置されフレネルレンズ形状をもつ前記フレネルレンズ基板とからなるプロジェクションＴＶ用透過形スクリーンにおいて，前記フレネルレンズ基板が紫外線硬化樹脂により成形されたことを特徴とするプロジェクションＴＶ用透過形スクリーン」の点で一致し，本件特許発明が「レンチキュラーレンズ基板。に紫外線吸収作用をもたせた」構成を有するのに対して，引用発明１はそのような構成を有しない点で相違する。
本件特許発明と引用発明１との一致点および相違点について，請求人は平成１６年６月９日付けの審判請求書第１５頁「ａ－２）甲第１号証（判決注：引用例１）発明と本件特許発明（との一致点と相違点」の項において，上記一致点および相違点を認めているし，被請求人は平成１６年９月２４日付けの審判事件答弁書第１２～１３頁「５）甲１～甲３の記載」におい（て，本件特許発明を特許請求の範囲に記載されたものとは異なった表現でα～δと分節した上で，α（構成要件Ａ，Ｄに相当，β（構成要件Ａの（ａ１（ａ２）に相当   ，γ（構成要件）），）Ｂに相当）までは甲第１～３号証（本訴甲第１１～第１３号証）には記載されていることを認めており，上記一致点および相違点について両者の間で異なった主張は見いだせない。
３相違点について
引用例２には，
「，ワックスと結晶性ポリマーから選ばれる光散乱物質の少なくとも一つを含有する拡散板の少なくとも一つの面に直接凹凸を生ぜしめることを特徴とする後面投影型スクリーン（特許」請求の範囲）
なる記載とともに，その第２図に，投影光学系１からの光を受けるレンチキュラーレンズ８の
面を有する拡散板３が示され，
「第２図は，円筒レンズを多数個並べたレンチキュラーレンズ８より成る構造をマイクロ光学素子構造として用いたものである。第２図の場合，微細なレンチキュラーレンズ８の１個１個が光を広げる作用を持ち，これに拡散板３の拡散作用が重なり合って，スクリーン全体としての拡散特性が向上せしめられる（第１０頁左下欄第５行～第１１行，および第２図参照）。」「例えば，ワックス或いは結晶性ポリマーの経時性を改良する目的で，酸化防止剤および紫外線吸収剤を添加することができる（第８頁右上欄第５行～第７行）。」なる記載があり，拡散作用をもつレンチキュラーレンズの経時性を改良するために紫外線吸収剤を添加した後面投影型スクリーンに使用するレンチキュラーレンズの発明（以下「引用発，明２」という）が記載されている。。
とするならば，引用発明２に係る後面投影型スクリーンもプロジェクションＴＶ用透過形スクリーンの概念に属するものであり，引用発明１と技術分野を同じくするものであるので，引用発明１における「光拡散性物質で構成されたレンチキュラーレンズ」の経時性を改良する目的で引用発明２のレンチキュラーレンズを使用することは当業者が容易になし得たものである。なお，紫外線硬化樹脂により成形された樹脂製品が紫外線により劣化することは本件出願時に当業者において知られていた課題であり，引用発明１におけるレンチキュラーレンズに引用発明２の紫外線吸収剤を添加したレンチキュラーレンズを適用して得た構成によって，紫外線硬化樹脂で成形されたフレネルレンズへの紫外線も減少して劣化が防止されることも，当業者が容易に予測できたものである。
４被請求人の主張について
()本件特許発明については異議申立事件において既に審理が終了していると主張する1が，特許異議申立と無効審判請求とは異なる事件であり，両者の間に一事不再理はないので，被請求人の主張は採用できない。
なお，本件審判事件での証拠方法として提示された文献は，被請求人の主張する異議申立事件において提示されていない新たな文献を含むものであり，上記相違点の検討は異議申立事件においては提示されていなかったものである。
．．（（   ）()進歩性判断について請求人が引用した東京高判平１５   ２２７平成１４   行ケ2５８特許権行政訴訟事件）の判示内容について「趣旨を違えて自己に有利に援用（答弁書第，」９頁第１２行）しているものであるとの主張をするが，該判示内容では「本件においても，，引用発明１を出発点にして，これに引用発明２及び周知事項を適用して本願発明と同一の構成に至る動機・課題の有無は問題となり得るものの，その動機・課題が本願発明におけるものと同一であるか否かは，問題となり得ないのである（下線部分は被請求人の引用箇所）とされ。」ており，引用発明１に対する引用発明２及び周知事項の適用において動機・課題の有無を問題とするものであって，本願発明との動機・課題の有無を問題とするものではなく，被請求人の主張は判示内容の一部を取出しての主張であるので，採用できない。，，()本件特許発明は   フレネルレンズ基板の劣化を防止する課題を解決するものであり3甲第１号証ないし甲第３号証（本訴甲第１１～第１３号証）には，外光に含まれる紫外線が紫外線硬化性樹脂により成形されるフレネルレンズ基板に悪影響を与えるのでこれを防止するという課題は全く記載されていないし，引用例２には，それ自体の紫外線，熱線耐性，経時性，耐候性を改善するために，それ自体に紫外線吸収剤を混入させるという技術思想しか教示されていないので，引用例１記載の発明に対して，外光に含まれる紫外線がフレネルレンズを劣化させるのを防止するために引用例２記載の発明を適用する動機づけがない，と主張する。しかしながら，課題・動機が本件特許発明と異なるとしても，引用発明１における「光拡散性物質で構成されたレンチキュラーレンズ」の劣化という課題解決のため，引用発明１と同じ後面投影型スクリーンに使用する引用発明２の「紫外線吸収剤を添加した拡散作用をもつレンチキュラーレンズ」に代えることには何ら困難性はなく，その結果として同一の構成にいたるものであるので，被請求人の主張は採用できない。


なお，被請求人は，平成１６年９月２４日付けの答弁書第１３～１４頁において，甲第１～３号証（本訴甲第１１～第１３号証）記載の（第１図の）レンチキュラーレンズはその製造方法からして紫外線吸収作用を持たせることができないので，レンチキュラーレンズに紫外線吸収作用を持たせるとする技術思想に至るのを阻害している，と主張するが，引用発明１は引用例１の第２図に従来例として記載された発明であるので被請求人の主張は無意味な主張である。
５むすび
以上のとおりであるから，本件特許発明は，引用例１，引用例２に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであり，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないから，本件特許第２５９９９４５号の特許請求項に記載された発明についての特許を無効とする。
第３原告の主張（審決取消事由）の要点
１審決の本件特許発明と引用発明１との一致点及び相違点の認定は相当であるが，審決は，相違点についての判断を誤ったものであるから，違法として取り消されるべきである。
２取消事由（相違点についての判断の誤り）
()進歩性の判断手法の誤り1
ア本件特許発明は，フレネルレンズ基板よりも観察側に配置され光拡散作用をもつレンチキュラーレンズ基板と，レンチキュラーレンズ基板より光源側に配置されフレネルレンズ形状をもつフレネルレンズ基板とからなる２枚型の透過形スクリ，，ーンにおいてフレネルレンズ基板を紫外線硬化樹脂により成形した場合における「外光等に含まれている紫外線により，フレネルレンズ基板が劣化するという問題点（本件明細書（甲第２号証）２頁左欄８～１０行）を課題とし，この課題の解」決のため「レンチキュラーレンズ基板に紫外線吸収作用をもたせ」るという構成，を採用した結果「フレネルレンズ基板の劣化を有効に防止できる（本件明細書２，」頁右欄４５～４６行）という効果を奏するものである。このような課題は，本件特許出願前には存在せず，引用例１にも引用例２にも記載されていないし，示唆すらない。
しかるに，審決は「引用例２には・・・拡散作用をもつレンチキュラーレンズ，，の経時性を改良するために紫外線吸収剤を添加した後面投影型スクリーンに使用するレンチキュラーレンズの発明が記載されている。とするならば，引用発明２に係る後面投影型スクリーンもプロジェクションＴＶ用透過形スクリーンの概念に属するものであり，引用発明１と技術分野を同じくするものであるので，引用発明１における『光拡散性物質で構成されたレンチキュラーレンズ』の経時性を改良する目的で引用発明２のレンチキュラーレンズを使用することは当業者が容易になし得たものである。なお，紫外線硬化樹脂により成形された樹脂製品が紫外線により劣化することは本件出願時に当業者において知られていた課題であり，引用発明１におけるレンチキュラーレンズに引用発明２の紫外線吸収剤を添加したレンチキュラーレンズを適用して得た構成によって，紫外線硬化樹脂で成形されたフレネルレンズへの紫外線も減少して劣化が防止されることも，当業者が容易に予測できたものである（審決書１１頁末行～１２頁２７行「課題・動機が本件特許発明と異。」），なるとしても，引用発明１における『光拡散性物質で構成されたレンチキュラーレンズ』の劣化という課題解決のため，引用発明１と同じ後面投影型スクリーンに使用する引用発明２の『紫外線吸収剤を添加した拡散作用をもつレンチキュラーレンズ』に代えることには何ら困難性はなく，その結果として同一の構成にいたるものである（同１３頁２０～２５行）と判断した。」
審決の上記判断における個々の誤りについては，()で主張するが，それらの点2を措くとしても，審決の上記のような進歩性判断における，発明の構成のみを重視し，本件特許発明がその構成を採用するに至る動機となった課題が何であるかは問題ではないとする判断手法自体が誤りである。


イすなわち，発明の進歩性の判断においては，当業者のレベルで，その出願時を時的基準として，当該発明が解決することを意図した課題，その目的を達成するために採択された技術的手段（構成，その構成によって奏することのできる特有）の作用効果の各点につき，その予測性及び困難性を考察すべきであり，そのいずれかの段階において予測性がない（困難性がある）と認められるときは，当該発明に進歩性があると解すべきであり，それが一般的な考え方でもある。このように，発明の構成が，目的（課題）や作用効果とともに把握されねばならないことは，次のような事情による。すなわち，技術とは，自然法則を意図的に利用して所定の効果の発生を操作するものであるから，現実的に技術を利用する場合には，目的に照らして，その採否が決定される（例えば，目指す効果が他の効果とのバーターとして採用されないこともある。また，目指す効果に照らして費用が高。）。，，，ければ採用しないことがあり得るまた   通常構成を現実に実現するためには材質，形状，加工，分量，その他の微妙な工夫などの調整を行わざるを得ない。技，，，，術は   目的や効果を包摂する構成でありその現実的適用に当たってはその目的効果に即して採否，調整が行われることになり，異なった目的，効果が意識されている場合には，異なった扱いがなされることが一般である。このように採否，調整は目的，効果に即して行われるのであり，ある目的のためのものとして理解された技術は，その目的のために現実的に採用され，その目的に即して調整されるものであるから，別の目的のためのものとして理解された技術と採否の基準が異なるし，別の目的に即して調整されるものでもないから，別の目的に応じた効果が達成されるという保障は全くない。技術を特定して把握するためには，目的や効果も包摂して理解しなければならないという現実的な意味はこのような点にあるのである。この点につき，新規性の判断や侵害の有無を判断する場合であれば，構成のみで判断し，動機や課題の有無は問題としなくてもよい。新規性の判断の場合には現に文言上同一の構成が，侵害の有無の判断の場合には現に製品上同一の構成がそれぞ，。れ存在しておりその現に特定された構成により効果は当然に発生するからであるしかしながら，同一の構成をもつ先行技術が存在せず，当業者が組合せにより当該発明と同一の構成を容易に採用し得ると観念的に想定できるか否かが問題となる進歩性の判断においては，引用例の課題や目指す方向を含む技術思想を考慮に入れざるを得ない。なぜなら，三木清がその著作「技術哲学（株式会社岩波書店発行」「三木清全集第７巻」所収）において説くように「目的は技術の中にあるところ，から，技術的なものは目的論的構造をもつてゐる。目的論といふのは全體と部分との關係における論理的構造であり，そこではつねに全體が部分を規定し，一つの部分は他の部分と，そして各々の部分は全體と，相互に依存し，いづれの部分のうちにも全體の意味が表現されてゐる（甲第６号証２１８頁２～５行）からである。」進歩性判断における技術の把握において，構成のみを偏重すれば，事の本質を見誤り，後知恵に陥る危険がある。進歩性の判断では，欧州特許庁で採用されている課題解決アプローチに倣い，通常の発明過程と同様に，最も近い従来技術を基礎として，時間的に前向きに進歩性の有無を検討しなくてはならず，後知恵による判断をできるだけ防止する必要がある。
そこで，進歩性判断においては，課題の予測性，構成の予測性，組合せの動機付け，効果の予測性の各要素を考慮する必要があり，審決の上記判断手法は誤りである。
()本件審決の進歩性判断における個別の誤り2
ア上記()のアのとおり，審決は，引用例２に「拡散作用をもつレンチキュラ1ーレンズの経時性を改良するために紫外線吸収剤を添加した後面投影型スクリーンに使用するレンチキュラーレンズの発明」である引用発明２が記載されていると認定した。しかしながら，引用例２に記載されているのは，レンチキュラーレンズに限定された発明ではなく，レンチキュラーレンズを使用することは，選択肢の一つとして記載されているにすぎないし，紫外線吸収剤の添加は任意事項であるとされているのであるから，審決が「紫外線吸収剤を添加した・・・レンチキュラーレンズの発明」が引用例２に記載されていると認定したのは強引にすぎる。また，審決は，引用例２において，紫外線吸収剤を任意に添加する対象が「ワックス或いは結晶性ポリマー」に限定されていること（８頁右上欄１～７行）を看過している。したがって，審決の引用例２の認定には誤りがあるというべきである。イ上記()のアのとおり，審決は   「引用発明２に係る後面投影型スクリーンも1，プロジェクションＴＶ用透過形スクリーンの概念に属するものであり，引用発明１と技術分野を同じくするものであるので，引用発明１における『光拡散性物質で構成されたレンチキュラーレンズ』の経時性を改良する目的で引用発明２のレンチキュラーレンズを使用することは当業者が容易になし得たものである」と判断した。が，以下のとおり，誤りである。
(ア)すなわち，①上記アのとおり，引用例２に記載されているのは，レンチキュラーレンズに限定された発明ではないこと，②引用発明１は分散系スクリーンであるのに対し，引用例２に「分散系スクリーンにおいては，ギラツキの減少と解，像力，拡散特性及び画像再生域の向上とは互いに相反する関係にあり，光学特性を全体として向上せしめ光学特性のすぐれたＲＰＳを得ることは不可能である（３。」頁左下欄２～６行）との記載があり，他方，引用例２記載の発明に関しては「か，かる知見に基き，本発明者等は更に研究を重ねた結果，ワックス系スクリーン或いは結晶性ポリマー系スクリーンとマイクロ光学素子系スクリーンとを直接組合わせることにより，マイクロ光学素子系スクリーンの有するすぐれた光再分布特性を賦与することが出来る一方，ワックス拡散体層或いは結晶性ポリマー拡散体層がマイクロ光学素子構造が本質的に有するギラツキを抑え，ワックス或いは結晶性ポリマー単体により拡散体制を構成したのと同様な少ないギラツキに抑えることが出来，ワックス系スクリーン或いは結晶性ポリマー系スクリーンのもつすぐれた光学特性を実質的に変化させることなく，光再分布特性を向上せしめることが出来ることを見出した（５頁右上欄３～１６行）との，分散系スクリーン以外のスクリーンに。」，，ついての記載はあるが分散系スクリーンについての記載はないこと等に照らして引用例２は分散系スクリーンを排除しているものと考えられること，③引用発明１のスクリーンは２枚構成であるのに対し，引用発明２は，優れた光学特性を維持するために１枚構成として，２枚構成のスクリーンを避けていることにかんがみて，引用発明１と引用発明２とを融合させることには矛盾があり，したがって，両者を結びつける動機付けに欠けるものである。


(イ)また，最小でも３６インチの大画面でありながら，光源からスクリーンまでの距離が短いプロジェクションＴＶ用のスクリーンと，引用発明２の後面投影型スクリーンとでは，求められるスクリーンとしての機能に自ずから違いがあり，後面投影型スクリーンがプロジェクションＴＶ用透過形スクリーンの概念に属するとするのは誤りであるし，後面投影型スクリーンとプロジェクションＴＶとが単純に技術分野を同じくするということもできない。
(ウ)上記アのとおり，引用例２において，紫外線吸収剤を任意に添加する対象は「ワックス或いは結晶性ポリマー」に限定されているが，現実には，ワックス系スクリーンは，機械的強度がない上，融点が４７～６９℃と熱に弱く，他方，結晶性ポリマー系スクリーンは，結晶／非晶質の構造を均一に保つことが，特に大型スクリーンにおいて難しいために，ともに実施可能性はない。したがって，両者とも実用性に欠け，プロジェクションＴＶ用透過形スクリーンにこれらを使用しようとする発想は生じ得ない。
(エ)さらに，引用発明２の１枚構成のレンズに紫外線吸収剤を添加するのは，当該レンズそのものを紫外線による劣化から防ぐためのものであるから，本件特許発明の２枚構成のスクリーンにおける「外光等に含まれている紫外線により，フ，レネルレンズ基板が劣化するという」課題や「フレネルレンズ基板よりも観察側，に配置され光拡散作用をもつレンチキュラーレンズ基板」に紫外線吸収作用を持たせる構成に想到するきっかけには到底なり得ない。
(オ)加えて，引用発明１のレンチキュラーレンズは紫外線吸収剤を含まないものである。すなわち，引用例１には，レンチキュラーレンズのレンズ面をフレネルレンズ用金型のレンズ面に対向させて位置させ，その間に紫外線硬化性樹脂を注入し，レンチキュラーレンズを通して紫外線を照射して硬化させた後，脱型するスクリーンの製造方法の発明（図面第１図のもの）が記載されており，この発明のレンチキュラーレンズは，紫外線透過性を備えることが必要であるから，紫外線吸収剤を含ませることはあり得ない。しかるところ，引用発明１は，引用例１の図面第２図のもの（引用例１における従来技術）であり，そのレンチキュラーレンズは，紫，，外線透過性を備えることが必然的に要請されているとはいえないが引用例１には図面第１図のレンチキュラーレンズにつき「従来方法であらかじめ製作しておい，たレンチキュラーレンズ（２頁右下欄４～５行）と記載されており，これは，従」来技術のレンチキュラーレンズ，つまり引用発明１（図面第２図）のレンチキュラーレンズのことであるから，引用発明１のレンチキュラーレンズは，図面第１図のレンチキュラーレンズと同様，紫外線吸収剤を含まないものである。そして，このように紫外線吸収剤を含まないレンチキュラーレンズを，紫外線吸収剤を含む引用例２のレンチキュラーレンズに置き換えるという発想は，当業者に生じ難い。ウ上記()のアのとおり，審決は   「引用発明１におけるレンチキュラーレンズ1，に引用発明２の紫外線吸収剤を添加したレンチキュラーレンズを適用して得た構成によって，紫外線硬化樹脂で成形されたフレネルレンズへの紫外線も減少して劣化が防止されることも，当業者が容易に予測できたものである」と判断したが，誤。りである。
すなわち，審決は「引用発明１におけるレンチキュラーレンズに引用発明２の，紫外線吸収剤を添加したレンチキュラーレンズを適用して得た構成」に関し，上記()のアのとおり「引用発明１における『光拡散性物質で構成されたレンチキュラ1   ，ーレンズ』の劣化という課題解決のため，引用発明１と同じ後面投影型スクリーンに使用する引用発明２の『紫外線吸収剤を添加した拡散作用をもつレンチキュラーレンズ』に代えることには何ら困難性はなく，その結果として同一の構成にいたるものである」とするものであるが，引用例１には，引用発明１につき，フレネルレンズとレンチキュラーレンズとの密着部の一部がフレネルレンズの反りによって隙間を生じさせ，レンチキュラーレンズ上の再生画像はぼけを生じて画質が低下する等の問題点を有する従来技術として記載されているが（２頁右上欄１７行～左下欄１５行，引用発明１につき「光拡散性物質で構成されたレンチキュラーレンズの）劣化」という課題があることは，引用例１に記載されておらず，示唆されてもいない。また，引用例１には，外光等に含まれる紫外線によるフレネルレンズ基板の劣化の防止という本件特許発明の課題についても，記載又は示唆がされていない。
()本件特許発明の進歩性3
ア上記のとおり，フレネルレンズ基板よりも観察側に配置され光拡散作用をもつレンチキュラーレンズ基板と，レンチキュラーレンズ基板より光源側に配置されフレネルレンズ形状をもつフレネルレンズ基板とからなる２枚型の透過形スクリーンにおいて，フレネルレンズ基板を紫外線硬化樹脂により成形した場合における，外光等に含まれている紫外線により，フレネルレンズ基板が劣化するという，本件特許発明の課題は，本件特許出願前には存在せず，引用例１にも引用例２にも記載又は示唆されていない。審決は「紫外線硬化樹脂により成形された樹脂製品が紫，外線により劣化することは本件出願時に当業者において知られていた課題であ（る」とするが，本件特許発明は，プロジェクションＴＶ用透過形スクリーンに）関し，外光に含まれる紫外線による紫外線硬化樹脂成形フレネルレンズ基板の劣化の問題に着目しているのであるから，一般論としての耐光性の議論によって本件特許発明の課題を予測することはできない。
したがって，本件特許発明の課題には予測性がない。
イ引用例１に従来技術として記載された引用発明１は，２枚構成のスクリーンであるが，引用例１は，全体として，２枚構成のスクリーンには欠点があるので否定すべきものと位置付けている。引用例２に記載された引用発明２が２枚構成のスクリーンを避けていることは，上記()のイのとおりである。このように２枚構成2のスクリーンを否定する方向の思考からは，２枚構成の特徴を最大限に活用して，紫外線硬化樹脂により成形したフレネルレンズ基板の劣化防止のため，レンチキュラーレンズ基板に紫外線吸収作用を備えるという本件特許発明の技術思想が生まれることはない。


また，紫外線硬化樹脂により成形された樹脂製品が紫外線により劣化するという問題点が，たとえ本件特許出願時に当業者に知られていたとしても，この問題に対しては，通常，当該紫外線硬化樹脂に紫外線吸収剤を含ませるという解決方法が考えられるものである。しかしながら，紫外線吸収剤を含有した紫外線硬化樹脂（光硬化性樹脂）組成物は，硬化速度が著しく抑制され，硬化した樹脂組成物の特性が損なわれるなど重大な欠点を有している（甲第１７号証１頁右下欄１３行～２頁左上欄２行。引用発明２は，ワックス又は結晶性ポリマーの経時性を改良するもの）にすぎず，上記のように，紫外線吸収剤を添加することが困難な紫外線硬化性樹脂の紫外線による（又は経時的な）劣化を防止する手段を開示するものではない。本件特許発明は，紫外線硬化樹脂組成物それ自体に何らかの操作を加えるという従来の発想を脱却し，紫外線硬化樹脂組成物であるフレネルレンズ基板よりも観察側に配置されたレンチキュラーレンズ基板に紫外線吸収作用をもたせるという，２枚構成の透過形スクリーンの特徴を最大限に活かした形で解決しているのである。このような解決手段は，１枚構成のスクリーンである引用発明２の構成からは思いもつかないものである。
したがって，本件特許発明には，組合せの動機付け及び構成の予測性がない。ウ本件特許発明において「レンチキュラーレンズ基板に紫外線吸収作用をも，たせたので，ＵＶ硬化樹脂で成形したフレネルレンズ基板の劣化を有効に防止できる（本件明細書２頁右欄４３～４６行，なお，審決が訂正請求を認めたことによ」，，「」「」り   審決の容易想到性の判断は光拡散性基板が   レンチキュラーレンズ基板と訂正されたものとして行われることになる）ことは，当該構成の直接的効果と。して当然に自覚されている。そして，このように技術思想が的確に把握されている場合には，記載された効果の当然の系として，フレネルレンズを成形するためのＵＶ硬化樹脂の耐光性を考慮する必要がなくなり，樹脂の種類の選択の範囲が増大して，量産が可能となり，生産性が飛躍的に向上することになる。引用発明１と引用発明２とを組み合わせることにより，構成が本件特許発明と偶々一致し得るとしても，効果とともに技術思想として的確に把握されていないのであれば，このような系としての効果は当然把握されず，予測されざるものというべきである。したがって，本件特許発明には，効果の予測性がない。
第４被告の反論の要点
１審決の認定及び判断に誤りはなく，原告主張の取消事由は理由がない。２取消事由（相違点についての判断の誤り）に対して()「進歩性の判断手法の誤り」との主張に対して1原告は，新規性の判断や侵害の有無を判断する場合であれば，構成のみで判断，，，し動機や課題の有無は問題としなくてもよいのに対し   進歩性の判断においては引用例の課題や目指す方向を考慮に入れざるを得ないと主張するが，誤りである。新規性の判断と進歩性の判断とは，ともに発明の核心ともいうべき請求項に記載された構成と，引用文献に記載された発明の構成とを対比し，その間に有意の差異が存在するか否かが判断される点では同じであり，その間に基本的な考え方の違いはない。ただ，進歩性の判断の場合には，複数の発明を組み合わせる際の「論理付け」についての検討がなされるにすぎない。したがって，本件特許発明の進歩性の有無の判断において，引用例１，２に，本件特許発明の課題が記載，又は示唆され，，ているか否かは問題ではなく引用発明１に引用発明２を組み合わせることにつき「論理付け」があるかどうか，また，組み合わせることにより本件特許発明と同じ構成に至るか否かによって，本件特許発明の進歩性の有無が判断されるのである。発明の効果は，特殊な場合に限って考慮されるにすぎない。このような考え方は，，。裁判所においてほぼ確定した考え方であり特許庁の審査基準も同じ考え方であるしたがって，原告の上記主張は誤りである。
()「本件審決の進歩性判断における個別の誤り」との主張に対し2ア原告は，引用例２には，レンチキュラーレンズを使用することが選択肢の一つとして記載されていること，紫外線吸収剤の添加は任意事項であるとされていること，紫外線吸収剤を任意に添加する対象が「ワックス或いは結晶性ポリマー」に限定されていることを挙げて，引用例２に「拡散作用をもつレンチキュラーレンズの経時性を改良するために紫外線吸収剤を添加した後面投影型スクリーンに使用するレンチキュラーレンズの発明」である引用発明２が記載されているとした審決の認定に誤りがあると主張する。
しかしながら，引用例２に記載された数種のレンズのうちから，レンチキュラーレンズだけを抽出することは，当業者であれば普通にできることであり，何ら恣意的なものではない。文献から発明を抽出する際の，このような抽出手法は，特許庁における審査プラクティスとして確立しており，裁判所によって是認されているところである。また，引用例２に紫外線吸収剤の添加について記載がある以上，当業者は，当然に紫外線吸収剤を添加したレンチキュラーレンズという構成を認識できるのであって，紫外線吸収剤の添加が任意事項とされているかどうかは問題ではない。さらに，当業者が技術常識を斟酌して引用例２の記載全体に接すれば，そこに記載されている紫外線吸収剤による紫外線劣化防止技術は，ワックス系や結晶性ポリマー系のものに限らず，マイク光学系や分散系スクリーンなど種々の合成樹脂を母材とするスクリーン（レンズ）に共通して適用できる技術であると認識できるものである。したがって，審決の上記認定に誤りはない。イ原告は「引用発明２に係る後面投影型スクリーンもプロジェクションＴＶ，用透過形スクリーンの概念に属するものであり，引用発明１と技術分野を同じくするものであるので，引用発明１における『光拡散性物質で構成されたレンチキュラーレンズ』の経時性を改良する目的で引用発明２のレンチキュラーレンズを使用することは当業者が容易になし得たものである」とした審決の判断が誤りであると。主張するが，以下のとおり，理由がない。
(ア)原告は，引用例２に記載されているのは，レンチキュラーレンズに限定された発明ではないこと，引用発明１のスクリーンは２枚構成であるのに対し，引用発明２は１枚構成としたものであることを挙げ，また，引用発明１は分散系スクリーンであるのに対し，引用例２は分散系スクリーンを排除しているとした上，引用発明１と引用発明２とを融合させることには矛盾があり，両者を結びつける動機付けに欠けると主張する。
しかしながら，引用例２に記載された数種のレンズのうちからレンチキュラーレンズだけを抽出することが，何ら恣意的なものではないことは，上記アのとおりである。


また，引用例２は，引用発明１のような分散系スクリーンを排除するものではないすなわち引用例１においては   従来技術に係るレンチキュラーレンズがア。，，   ，「クリル樹脂のような透明性と熱可塑性のある樹脂にシリカ，アルミナ，粘度，ガラス粉等の光拡散性物質５を混練し，金型を使用し…成形される（１頁右欄１２～」１５行）ものと記載され，その光拡散性物質には特段の限定はないのに対し，引用例２には「ワックスをアクリル板等の透明樹脂中に分散させ，専らワックスに光，散乱を担当させるもの「結晶性ポリマーをアクリル板等の透明樹脂中に分散せし」，めた場合」及び「ワックス及び結晶性ポリマーを共に分散せしめた場合」が，いずれも引用発明２に当たることが記載されているが（６頁右上欄８～１９行，これ）らは，ワックス若しくは結晶性ポリマー又はその双方を光拡散性物質とした，引用例１における従来技術，つまり引用発明１にも当たるからである。さらに，引用例２には，実施態様の一つである図面第４図のレンズが，拡散板の一方の面にフレネルレンズ構造を，他方の面にレンチキュラーレンズ構造を施したものであって，このような構造を採用することにより拡散特性が向上することが記載されていること（１２頁左上欄４～９行，本件特許出願当時，ビデオプロジェ）クタにおいて２枚構成のスクリーンは周知であり，引用例２の図面第２図のレンチキュラーレンズ（引用発明２）に接した当業者は，これを他のレンズと組み合わせ得るものと認識することは明らかであること等を考慮すれば，引用発明２自体は１枚構成を前提としているとしても，これをフレネルレンズと組み合わせて，２枚構成のスクリーンの一方として適用することが排除されているものとはいえない。(イ)原告は，プロジェクションＴＶが最小でも３６インチの大画面でありながら，光源からスクリーンまでの距離が短いことを理由として，引用発明２の後面投影型スクリーンがプロジェクションＴＶ用透過形スクリーンの概念に属するとするのは誤りであるし，後面投影型スクリーンとプロジェクションＴＶとが単純に技術分野を同じくするということはできないとも主張する。しかしながら，本件特許発明において，プロジェクションＴＶの画面の大きさは限定されておらず「プロジェクションＴＶ用スクリーン」と限定したことにより，一義的にその画面の大きさが３６インチ以上と限定されるものではない。本件特許出願当時には，６～７インチや２～５０インチのものなど種々のスクリーンサイズのものがプロジェクションＴＶとして認識されていた。したがって「引用発明２，に係る後面投影型スクリーンもプロジェクションＴＶ用透過形スクリーンの概念に属するものであり，引用発明１と技術分野を同じくする」とした審決の認定に誤りはない。
，，，，   ，(ウ)また原告は   ワックス系スクリーンは機械的強度がない上熱に弱く他方，結晶性ポリマー系スクリーンは，結晶／非晶質の構造を均一に保つことが難しいために，共に実施可能性がなく，プロジェクションＴＶ用透過形スクリーンにこれらを使用しようとする発想は生じ得ないと主張する。しかしながら，引用例２には，ワックス系スクリーンを透明支持板に貼り合わせて用いることが記載されているほか，本件特許出願当時は，機械的強度が優れ，透明支持体を用いずに単独で後面投影型スクリーンとして用いることができるワックス系スクリーン及び結晶性ポリマー系スクリーンも開発されていたから，機械的強度は問題とはならない。仮に，引用発明２のスクリーンに原告主張のような欠点や製造上の困難があるとしても，引用例２から，紫外線吸収作用をもたせたレンチキュラーレンズの技術思想を把握することは十分に可能であり，それを引用発明１のレンチキュラーレンズに置き換えることは，当業者にとって格別困難なことではない。
(エ)さらに，原告は，引用発明２の１枚構成のレンズに紫外線吸収剤を添加するのは，当該レンズそのものを紫外線による劣化から防ぐためのものであるから，本件特許発明の２枚構成のスクリーンにおける「外光等に含まれている紫外線に，より，フレネルレンズ基板が劣化するという」課題や「フレネルレンズ基板より，も観察側に配置され光拡散作用をもつレンチキュラーレンズ基板」に紫外線吸収作用を持たせる構成に想到するきっかけにはなり得ないと主張する。しかしながら，引用発明２のレンチキュラーレンズ自体は，それ自身のために紫，，外線吸収剤が添加されたものであっても紫外線吸収作用を有するものであるからそれを引用発明１のレンチキュラーレンズ基板に代えて用いれば，本件特許発明と構成を同じくするものとなることは明らかである。
(オ)原告は，引用例１の図面第１図のレンチキュラーレンズが紫外線吸収剤を含まないものであるから，図面第２図（引用発明１）のレンチキュラーレンズも紫外線吸収剤を含まないものであって，これを紫外線吸収剤を含む引用例２のレンチキュラーレンズに置き換えるという発想は，当業者に生じ難いと主張するが，引用発明１のレンチキュラーレンズが図面第１図のレンチキュラーレンズと同じであるとする理由はない。
ウ原告は，引用例１には，引用発明１につき「光拡散性物質で構成されたレンチキュラーレンズの劣化」という課題があることは記載又は示唆がされておらず，外光等に含まれる紫外線によるフレネルレンズ基板の劣化の防止という本件特許発明の課題についても，記載又は示唆がされていないと主張する。しかしながら，引用発明２に係る後面投影型スクリーンもプロジェクションＴＶ用透過形スクリーンの概念に属するものであって，引用発明１と技術分野を同じくするものであり，また，引用発明２のレンチキュラーレンズが，１枚構成のスクリーンと使用するだけでなく，フレネルレンズと組み合わせても用いられ得るものであることは，上記のとおりであるから，引用発明１のレンチキュラーレンズについて，引用発明２で開示された，紫外線吸収剤の添加により経時性が向上したレンチキュラーレンズを用いることは，当業者が容易になし得るところである。()本件特許発明が進歩性を有するとの主張に対し3原告は，本件特許発明の課題には予測性がなく，組合せの動機付け及び構成の予測性がなく，さらに，効果の予測性がないから，本件特許発明は進歩性を有していると主張する。
しかしながら，本件特許発明に課題の予測性並びに組合せの動機付け及び構成の予測性が無いとの主張が失当であることは，上記のとおりである。また，引用発明１のフレネルレンズは紫外線硬化樹脂で形成されているところ，本件特許出願当時，紫外線硬化樹脂により成形された樹脂製品が紫外線により劣化することは当業者において周知であった。そして，フレネルレンズに達する紫外線の量が少なくなれば，それに応じて，フレネルレンズの紫外線による劣化の度合いが減少することは明らかであるところ，観察者側から見て，レンチキュラーレンズの後方にフレネルレンズが配置されている引用発明１のスクリーンにおいて，レンチキュラーレンズに紫外線吸収作用があれば，フレネルレンズに達する紫外線は，レンチキュラーレンズで吸収された分だけ減少することも明らかである。そうすると，本件特許発明における「フレネルレンズの劣化を有効に防止できる」という効果は，引用発明１における「光拡散性物質で構成されたレンチキュラーレンズ」の経時性を改良する目的で，引用発明２の，レンチキュラーレンズに紫外線吸収剤を添加するという構成を採用することによって，当業者において当然に予測できる効果にすぎない。したがって，本件特許発明に効果の予測性がないとの主張も誤りである。
第５当裁判所の判断


１取消事由（相違点についての判断の誤り）について原告は，本件特許発明と引用発明１との相違点についての審決の判断が，発明の構成のみを重視し，本件特許発明がその構成を採用するに至る動機となった課題が何であるかは問題ではないとするものであって，その判断手法自体が誤りであると主張するが，この主張の当否についてはしばらく措き，まず，原告が主張する，本件審決の進歩性判断における個別の誤りについて検討する。()審決は，引用例２に「拡散作用をもつレンチキュラーレンズの経時性を改1良するために紫外線吸収剤を添加した後面投影型スクリーンに使用するレンチキュ」，，ラーレンズの発明である引用発明２が記載されていると認定したところ   原告は引用例２には，レンチキュラーレンズを使用することは，選択肢の一つとして記載されているにすぎないし，紫外線吸収剤の添加は任意事項であるとされているので，，，あるから審決の引用発明２の認定は強引にすぎるだけでなく   引用例２において紫外線吸収剤を任意に添加する対象が「ワックス或いは結晶性ポリマー」に限定されていることを看過している旨主張する。
しかるところ，引用例２には「ワックスと結晶性ポリマーから選ばれる光散乱，物質の少なくとも一つを含有する拡散板の，少なくとも一つの面に直接凹凸を生ぜしめることを特徴とする後面投影型スクリーン（特許請求の範囲「ワックス。」），をアクリル板等の透明樹脂中に分散させ，専らワックスに光散乱を担当させるものも，ワックスが光散乱物質として機能しているものである以上，本発明に包含されることはいうまでもない。更にワックスではなく結晶性ポリマーをアクリル板等の透明樹脂中に分散せしめた場合，ワックス及び結晶性ポリマーを共に分散せしめた場合も同様である。これらの場合には，ワックス或いは結晶性ポリマーの少なくとも一方が分散されている透明樹脂が本発明にいう拡散板に相当することもまた明らかであろう（６頁右上欄９～１９行「本発明において，拡散板表面に直接凹。」），凸を生ぜしめるとは，該拡散板表面にマイクロ光学素子構造を直接設けることである（６頁左下欄１１～１３行「本発明に於てワックス或いは結晶性ポリマー。」），の添加物としては・・・ワックス或いは結晶性ポリマーを用いる業界で一般に使用する添加物を併用することが出来る。例えば，ワックス或いは結晶性ポリマーの経時性を改良する目的で，酸化防止剤および紫外線吸収剤を添加することができる（８頁右上欄１～７行「第１図乃至第５図は本発明の実施態様を示す概略。」），図である。第１図はマイクロ光学素子構造としてフレネルレンズを，第２図はレンチキュラーレンズ構造を，第３図はＶ型溝構造をそれぞれ用いた場合を示す。また第４図はフレネルレンズ構造とレンチキュラーレンズ構造とを拡散板の異なる面に施した場合を，第５図は，フレネルレンズ構造を変形した場合を示す（１６頁左。」上欄７～１４行「第２図は，円筒レンズを多数個並べたレンチキュラーレンズ８），より成る構造をマイクロ光学素子構造として用いたものである。第２図の場合，微細なレンチキュラーレンズ８の１個１個が光を広げる作用を持ち，これに拡散板３の拡散作用が重なり合って，スクリーン全体としての拡散特性が向上せしめられる（１０頁左下欄５～１１行「第４図は拡散板３の一方の面にフレネルレン。」），ズ構造を，他方の面にレンチキュラーレンズ構造をそれぞれ施した場合を示している。このような構造を採用することにより拡散特性が向上，すなわち観測範囲が広がり，同時に均一な輝度分布を有するスクリーンを得ることが出来る（１２頁左。」上欄４～９行）との各記載がある。
上記記載によれば，引用例２には，後面投影型スクリーンに使用するレンズをレンチキュラーレンズとすることは選択肢の一つとして記載されていること，また，紫外線吸収剤の添加は任意事項とされていることは，いずれも原告主張のとおりであるしかしながら引用例２は   特許法２９条２項が引用する同条１項３号の刊。，，   「行物」として引用されているものであるところ，このような「刊行物」として，偶々，特許請求の範囲を含む特許明細書及び図面等が掲載された特許公報が引用された場合において，同号の「刊行物に記載された発明」は，特許請求の範囲に記載された発明に限られるものではなく，発明の詳細な説明や図面等を含めた全体の記載によって，当該明細書に記載されているものと認められれば足りることはいうまでもないところである。そして，上記の各記載により「拡散作用をもつレンチキュ，ラーレンズの経時性を改良するために紫外線吸収剤を添加した後面投影型スクリーンに使用するレンチキュラーレンズの発明」が，引用例２に，その特許請求の範囲に記載された発明の１態様として記載されているものと認定し得ることは明らかである。もっとも，上記の各記載によれば，紫外線吸収剤は「ワックス或いは結晶性ポリマーの添加物として」添加されるものとされているところ，審決の引用発明２の認定には，その点及びその前提として，引用発明２が「ワックスと結晶性ポリマーから選ばれる光散乱物質の少なくとも一つを含有する」ことが欠けていることは。，，否めないしかしながら   これらの点を含めて引用発明２の認定を行ったとしても引用発明２を引用発明１のレンチキュラーレンズに使用することが当業者に容易になし得たものであるとする審決の理由に何ら変わるところはないから（ワックス系スクリーンは機械的強度がない上，熱に弱く，他方，結晶性ポリマー系スクリーンは，結晶／非晶質の構造を均一に保つことが，特に大型スクリーンにおいて難しいために，両者とも実用性に欠け，プロジェクションＴＶ用透過形スクリーンにこれらを使用しようとする発想は生じ得ないとの原告の主張が失当であることは，後記()のウのとおりである，これらの不備は，審決の結論に影響を及ぼすものでは2   。）ない。
()次に，原告は，以下のとおり主張して   「引用発明２に係る後面投影型スク2，リーンもプロジェクションＴＶ用透過形スクリーンの概念に属するものであり，引用発明１と技術分野を同じくするものであるので，引用発明１における『光拡散性物質で構成されたレンチキュラーレンズ』の経時性を改良する目的で引用発明２のレンチキュラーレンズを使用することは当業者が容易になし得たものである」と。した審決の判断が誤りであると主張するので，順次検討する。アまず，原告は，①引用例２に記載されているのは，レンチキュラーレンズに限定された発明ではない旨，②引用発明１は分散系スクリーンであるのに対し，引用例２は分散系スクリーンを排除している旨，③引用発明１のスクリーンは２枚構成であるのに対し，引用発明２は１枚構成として，２枚構成のスクリーンを避けている旨主張し，これらを前提として，引用発明１と引用発明２とを結びつける動機付けに欠けると主張する。


しかしながら，上記()のとおり，審決が引用発明２として認定したのは，引用1例２に記載されているレンチキュラーレンズの発明であるから，①の主張は失当である。また，②の主張は，その主張に係る「分散系スクリーン」が「光散乱粒子をバインダーに分散した光拡散層よりなるスクリーン（引用例２第１頁左欄１９～」２０行）と定義されることを前提とするものと解されるところ，上記()の引用例1２の各記載によれば，引用例２記載の発明は「ワックスと結晶性ポリマーから選，ばれる光散乱物質の少なくとも一つを含有する拡散板」を構成要件とするスクリーンであり，当該構成要件には，アクリル板のような透明樹脂を拡散板として，その中にワックス又は結晶性ポリマーの一方又は双方を分散させ，これらを光散乱物質としたものも含まれることが認められ，他方，引用発明１（引用例１記載の従来技術）は「アクリル樹脂のような透明性と熱可塑性のある樹脂にシリカ，アルミナ，粘度（判決注：粘土」の誤記と解される，ガラス粉等の光拡散性物質５を混練「。）し，金型を使用し…成形される（１頁右欄１２～１５行）ものであるから，引用」発明１が分散系スクリーンに当たるのであれば，引用例２に記載された上記のような態様のものも分散系スクリーンに当たるものというべく，したがって，②の主張も採用することができない。さらに，③の主張に関しては，引用例２に記載された発明が１枚構成のスクリーンであるとしても，本件明細書に「従来，この種の透過型スクリーンとして，観察側にレンチキュラーレンズ基板等の光拡散性基板を，光源側にフレネルレンズ基板を重ね合わせて配置したものが知られている（１頁右。」欄１１～１４行）との記載があるとおり，レンチキュラーレンズを２枚構成のスクリーンのうちの１枚として使用することは，本件特許出願当時，周知の技術であっ，，，たと認められるのみならず上記(   )の引用例２の各記載によれば引用例２には1スクリーン自体は１枚構成であるものの，フレネルレンズ構造とレンチキュラーレンズ構造を組み合わせることにより，拡散特性の向上，すなわち観測範囲が広がるとともに輝度分布を均一とすることを可能としたものが記載されており，この記載によって，審決が認定した引用発明２のレンチキュラーレンズをフレネルレンズ構，，，造と組み合わせることが引用例２自体に示唆されているということができ   他方審決が認定した引用発明２のレンチキュラーレンズが２枚構成のスクリーンに使用できないとする理由もないから，当業者が，これを引用発明１と組み合わせて使用することは容易であったと認めることができる。したがって，③の主張も失当である。
イまた，原告は，３６インチ以上の大画面でありながら，光源からスクリーンまでの距離が短いプロジェクションＴＶ用のスクリーンと，引用発明２の後面投影型スクリーンとでは，求められるスクリーンとしての機能に自ずから違いがあり，審決が，後面投影型スクリーンがプロジェクションＴＶ用透過形スクリーンの概念に属するし，後面投影型スクリーンとプロジェクションＴＶとが技術分野を同じくするとしたことが誤りであると主張する。
しかしながら，本件特許発明及び引用発明１は画面の大きさや光源からスクリーンまでの距離を特定するものではなく，プロジェクションＴＶ（透過型ビデオプロジェクター）用のスクリーンであるからといって，当然に画面が３６インチ以上であり，光源からスクリーンまでの距離が短いという特定がなされるものと認めるに足りる証拠もないから，スクリーンの大きさや光源からスクリーンまでの距離を理由として，後面投影型スクリーンとプロジェクションＴＶとが技術分野を同じくするとしたことが誤りであるとする主張を採用することはできない。そして，本件明細書の「本発明は，背面透過形のプロジェクションＴＶに使用される透過形スクリーンに関し（１頁右欄７～８行）との記載及び図面第２図によれば，本件特許発」明が，また，引用例１の図面第２図によれば，引用発明１が，いずれも後面投影型スクリーンの範疇に含まれることは明らかであるから，審決が「引用発明２に係る後面投影型スクリーンもプロジェクションＴＶ用透過形スクリーンの概念に属するものであり，引用発明１と技術分野を同じくするものである」としたことに誤りはない。
ウさらに，原告は，ワックス系スクリーンは機械的強度がない上，熱に弱く，他方，結晶性ポリマー系スクリーンは，結晶／非晶質の構造を均一に保つことが，特に大型スクリーンにおいて難しいために，両者とも実用性に欠け，プロジェクションＴＶ用透過形スクリーンにこれらを使用しようとする発想は生じ得ないと主張する。
しかしながら，本件特許発明及び引用発明１が画面の大きさを特定するものでな，。，，，いことは   上記イのとおりであるまた引用例２記載の発明は   上記アのとおり「ワックスと結晶性ポリマーから選ばれる光散乱物質の少なくとも一つを含有する拡散板」を構成要件とするスクリーンであって，アクリル板のような透明樹脂を拡散板として，その中にワックス又は結晶性ポリマーの一方又は双方を分散させ，こ，，，れらを光散乱物質としたものも含まれるのであるからワックス自体は   熱に弱く強度を保たせ難いものであるとしても，これを光散乱物質として含有させた拡散板から成る引用発明２が，プロジェクションＴＶ用透過形スクリーンに使用できない程，熱に弱く，強度を保たせ難いと認めることはできない。したがって，上記主張も失当である。
エ原告は，引用発明２のレンズに紫外線吸収剤を添加するのは，当該レンズそのものを紫外線による劣化から防ぐためのものであるから，本件特許発明の２枚構成のスクリーンにおける「外光等に含まれている紫外線により，フレネルレンズ，基板が劣化するという」課題や「フレネルレンズ基板よりも観察側に配置され光，拡散作用をもつレンチキュラーレンズ基板」に紫外線吸収作用を持たせる構成に想到するきっかけにはなり得ないと主張する。
しかしながら，上記のとおり，審決は「引用発明１における『光拡散性物質で，構成されたレンチキュラーレンズ』の経時性を改良する目的で引用発明２のレンチキュラーレンズを使用することは当業者が容易になし得たものである」とするも。のであって「外光等に含まれている紫外線により，フレネルレンズ基板が劣化す，るという」課題を解決するために，引用発明１のレンチキュラーレンズ（フレネルレンズ基板よりも観察側に配置され光拡散作用をもつものである）として，紫外。線吸収作用を有する引用発明２のレンチキュラーレンズを用いることが容易であると判断したものではないから，原告の上記主張は，審決のこの判断を誤りとする論拠としては，主張自体失当である。


オ原告は，引用例１の図面第１図のレンチキュラーレンズが紫外線吸収剤を含まないものであるから，図面第２図（引用発明１）のレンチキュラーレンズも紫外線吸収剤を含まないものであって，これを紫外線吸収剤を含む引用例２のレンチキュラーレンズに置き換えるという発想は，当業者に生じ難いと主張する。しかるところ，引用例１の図面第１図に記載されたものは，引用例１の特許請求の範囲に記載された発明の実施例であり，同発明は，レンチキュラーレンズとフレネルレンズを個別に製作した上，密着させてビデオプロジェクターに組み込んでいた従来技術における，フレネルレンズの反り，密着部の湿気の付着等の課題を解決するため，レンチキュラーレンズのレンズ面をフレネルレンズ用金型のレンズ面に対向させて位置させ，その間に紫外線硬化性樹脂を注入し，レンチキュラーレンズを通して紫外線を照射して硬化させた後，脱型する（このような方法でフレネルレンズを製作する）という構成を採用したビデオプロジェクター用スクリーンの製造方法の発明であって，そのレンチキュラーレンズは紫外線を透過しなければならないから，紫外線吸収剤を含ませることはできないものと認められることは，原告主張のとおりである。しかしながら，図面第１図のレンチキュラーレンズに紫外線吸収剤を含ませることができないのは，上記のような構成上の必然性があるためであるのに対し，引用例１の図面第２図（従来例）に記載された引用発明１のレンチキュラーレンズに関しては，そのような必然性はなく，紫外線吸収剤を含まないものである必要性が全くないことは明らかである。そうすると，たとえ，引用例１の発明の詳細な説明に，特許請求の範囲に記載された発明に係るレンチキュラーレンズにつき「従来方法であらかじめ製作しておいたレンチキュラーレンズ（２頁右下，」），，欄４～５行と記載されているからといって   この記載と図面第２図とを結び付け図面第２図に記載されたレンチキュラーレンズについても紫外線吸収剤を含まないものであることが引用例１に記載されていると考える理由はなく，もとより引用例１にそのようなことが明記されているわけでもない。したがって，原告の上記主張は，その前提において誤りであり，採用することができない。カ以上のとおり，上記ア～オに係る原告の主張はいずれも失当であって，これらを論拠として「引用発明２に係る後面投影型スクリーンもプロジェクションＴ，Ｖ用透過形スクリーンの概念に属するものであり，引用発明１と技術分野を同じくするものであるので，引用発明１における『光拡散性物質で構成されたレンチキュラーレンズ』の経時性を改良する目的で引用発明２のレンチキュラーレンズを使用することは当業者が容易になし得たものである」とした審決の判断が誤りである。とすることはできない。
()原告は，審決の「引用発明１における『光拡散性物質で構成されたレンチ3キュラーレンズ』の劣化という課題解決のため，引用発明１と同じ後面投影型スクリーンに使用する引用発明２の『紫外線吸収剤を添加した拡散作用をもつレンチキュラーレンズ』に代えることには何ら困難性はなく，その結果として同一の構成にいたるものである」との判断に関し，引用例１には，引用発明１につき「光拡散性物質で構成されたレンチキュラーレンズの劣化」という課題があることは，記載又は示唆されていないと主張する。
しかしながら，上記()のイのとおり，引用発明１は，後面投影型スクリーンに2属し，引用発明２と技術分野を同一とするものであるところ，上記()の引用例２1の各記載によれば，引用例２には「光散乱物質としてワックス又は結晶性ポリマ，ーの少なくとも一つを含有し，後面投影型スクリーンとして用いられるレンチキュラーレンズにおいて，ワックス又は結晶性ポリマーの経時性を改良するために一般に使用される紫外線吸収剤を添加する」ことが記載されていると認められるから，この記載に接した当業者が，引用発明１のレンチキュラーレンズとして，引用例２に開示された紫外線吸収剤の添加により経時性が向上したレンチキュラーレンズ（），。   ，引用発明２を用いることは容易になし得るところというべきである   そして審決の「引用発明１における『光拡散性物質で構成されたレンチキュラーレンズ』の劣化という課題解決のため，引用発明１と同じ後面投影型スクリーンに使用する引用発明２の『紫外線吸収剤を添加した拡散作用をもつレンチキュラーレンズ』に代えることには何ら困難性はな（い」との説示は上記趣旨をいうものと解される），「」から引用発明１につき   光拡散性物質で構成されたレンチキュラーレンズの劣化という課題があることが引用例１に記載又は示唆されていないとしても，審決の上記判断に誤りはない。
()アところで，引用発明１のレンチキュラーレンズとして，引用発明２のレ4ンチキュラーレンズを用いた場合には，本件特許発明の相違点に係る構成である，「レンチキュラーレンズ基板に紫外線吸収作用をもたせた」構成が得られることは明らかであり，審決は，これによって，本件特許発明が，引用発明１，２に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであると判断したものである。しかるところ，上記()のとおり，原告は，審決のこの判断が誤りであると主張1するが，当該主張は，要するに，本件特許発明が「レンチキュラーレンズ基板に紫外線吸収作用をもたせた」構成を採用したのは，フレネルレンズ基板よりも観察側に配置され光拡散作用をもつレンチキュラーレンズ基板と，レンチキュラーレンズ基板より光源側に配置されフレネルレンズ形状をもつフレネルレンズ基板とからなる２枚型の透過形スクリーンにおいて，フレネルレンズ基板を紫外線硬化樹脂により成形した場合における「外光等に含まれている紫外線により，フレネルレンズ，基板が劣化するという」課題を解決するためであるのに，審決が，本件特許発明のこの課題とは異なる「引用発明１における『光拡散性物質で構成されたレンチキュラーレンズ』の劣化という課題解決のため（その趣旨が「引用発明１のレンチキ」ュラーレンズの経時性の向上のため」というものであることは，上記()のとおり3である，上記構成を採用することが容易であるとして，本件特許発明の進歩性を。）否定したことは誤りであるというものである。


イそして，原告は，その根拠として，まず，フレネルレンズ基板よりも観察側に配置され光拡散作用をもつレンチキュラーレンズ基板と，レンチキュラーレンズ基板より光源側に配置されフレネルレンズ形状をもつフレネルレンズ基板とからなる２枚型の透過形スクリーンにおいて，フレネルレンズ基板を紫外線硬化樹脂により成形した場合における「外光等に含まれている紫外線により，フレネルレンズ，基板が劣化するという」課題が，本件特許出願以前には知られていなかったと主張するが，特開昭５３－４５３４５号公報（甲第１７号証）には，発明の課題の説明の前提事項として「光硬化触媒で硬化した樹脂組成物は耐光性が劣り，長時間光に曝露されると黄変を呈してくる欠点を有している（１頁右欄８～１０行）との記。」載があることにかんがみれば，紫外線硬化樹脂成形物の紫外線による劣化という課題は，本件特許出願以前から周知であったものと認められる。原告は，本件特許発明は，プロジェクションＴＶ用透過形スクリーンに関し，外光に含まれる紫外線による紫外線硬化樹脂成形フレネルレンズ基板の劣化の問題に着目しているのであるから，一般論としての耐光性の議論によって本件特許発明の課題を予測することは，，できないとも主張するが当該フレネルレンズ基板が紫外線硬化成形物である以上紫外線を含む外光の照射を受ければ劣化を免れ得ないことは明白であり，フレネルレンズ基板が外光の照射を受けることがあり得ないということもできないから，紫外線硬化樹脂成形フレネルレンズ基板の紫外線による劣化という課題も，上記紫外線硬化樹脂成形物の紫外線による劣化という課題の１適用場面として，本件特許出願以前から周知であったものというべきである。
ウまた，原告は，発明の構成は，目的（課題）や作用効果とともに把握されねばならないとして引用発明１に引用発明２を組み合わせることによって上記   レ，，「ンチキュラーレンズ基板に紫外線吸収作用をもたせた」構成が得られるとしても，それが，本件特許発明と同一の課題の解決として導かれたものでなければ，本件特許発明の進歩性を否定できない旨を主張する。しかしながら，引用発明１に引用発，，明２を組み合わせることによって本件特許発明の構成と同一の構成が導かれればたとえ，それらを組み合わせる目的が，本件特許発明の課題と同一の課題を解決するためでなかったとしても，本件特許発明の課題も併せて解決されることは明らかである。もっとも，この点に関し，原告は，技術の採否や調整は目的（課題）に即して行われ，ある目的のための採用の基準は，別の目的のための採用の基準と異なるし，ある目的に即して調整されても，別の目的に応じた効果が達成されるという保障は全くないと主張する。しかしながら，発明がある効果を奏するかどうかという点は，その発明が採用されるかどうかということによって左右される問題ではないし，また，調整とは，要するに発明の実施態様をどのように設定するかということであるから，ある目的に即して調整されたとしても，発明の構成の範囲内でなされる限り，その構成に応じた他の効果も奏するはずのものである。したがって，原告の上記主張を採用することはできない。
そして，そうであれば，引用発明１に引用発明２を組み合わせて，本件特許発明と同一の構成を導いたことが，本件特許発明と同一の課題の解決を直接の目的とするものでなかったとしても，引用発明１に引用発明２を組み合わせること自体に，他の課題によるものであれ，動機等のいわゆる論理付けがあり，かつ，これを組み合わせることにより，本件特許発明が課題とした点の解決に係る効果を奏することが，当業者において予測可能である限り，本件特許発明は，引用発明１，２に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものというべきである。エしかるところ，引用発明１のレンチキュラーレンズとして，引用発明２の紫外線吸収剤を添加したレンチキュラーレンズを使用することに，いわゆる論理付けがあることは，上記()及び()のとおりである。23また，紫外線硬化樹脂成形物の紫外線による劣化という課題が従来周知のものであったことは上記イのとおりであり，さらに，審決の一致点の認定のとおり，引用発明１は「フレネルレンズ基板より観察側に配置され光拡散作用をもつレンチキ，ュラーレンズ基板と，前記レンチキュラーレンズ基板より光源側に配置されフレネルレンズ形状をもつ前記フレネルレンズ基板とからなるプロジェクションＴＶ用透過形スクリーンにおいて，前記フレネルレンズ基板が紫外線硬化樹脂により成形されたことを特徴とするプロジェクションＴＶ用透過形スクリーン」という構成を有するものであるから，紫外線を含む外光はスクリーンの外側から，すなわち，レンチキュラーレンズ基板を透過してフレネルレンズ基板に達するものであることは明らかである。そうすると，この引用発明１のレンチキュラーレンズ基板に紫外線吸収作用をもたせれば，レンチキュラーレンズ基板を透過してフレネルレンズ基板に達する紫外線が減少することは必然というべきであるから，紫外線硬化樹脂成形のフレネルレンズ基板の劣化を防止し得るという本件特許発明の課題に係る効果も，当業者が十分予測し得るものである。この点に関し，原告は，フレネルレンズ基板の劣化を有効に防止できることの系としての，量産の可能，生産性の向上等の効果は，本件特許発明の効果を技術思想として的確に把握していなければ把握されないと主張するが，量産の可能，生産性の向上等の効果は，本件明細書に記載されているものではなく，また，本件明細書に記載された「ＵＶ硬化樹脂で成形したフレネルレンズ基板の劣化を有効に防止できる（２頁右欄４４～４６行）との記載から」派生的に導けるというのであれば，紫外線硬化樹脂成形のフレネルレンズ基板の劣化を防止し得るという本件特許発明の課題に係る効果を十分予測し得る当業者の，予測の範囲内でもあるというべきであり，いずれにせよ，上記主張を採用することはできない。
そうすると，本件特許発明は，引用発明１，２に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものというべきであって，審決の判断に誤りはない。
２結論
以上によれば，原告の主張はすべて理由がなく，原告の請求は棄却されるべきである。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官
塚原朋一
裁判官
石原直樹
裁判官
高野輝久


Ｈ１６年４月１５日判決
東京地方裁判所平成１４年(ワ)第２５１６７号損害賠償事件
主　　　　　　文
１　被告医療法人真誠会亀山産婦人科医院は，原告Ａに対し，１６５万円及びこれに対する平成９年４月１５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２　被告医療法人真誠会亀山産婦人科医院は，原告Ｂに対し，１６５万円及びこれに対する平成９年４月１５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。３　原告らの被告医療法人真誠会亀山産婦人科医院に対するその余の請求及び被告日本赤十字社に対する請求をいずれも棄却する。
４　訴訟費用は，原告らに生じた費用の２０分の１９，被告医療法人真誠会亀山産婦人科医院に生じた費用の１０分の９及び被告日本赤十字社に生じた費用を原告らの負担とし，原告らに生じたその余の費用及び被告医療法人真誠会亀山産婦人科医院に生じたその余の費用を被告医療法人真誠会亀山産婦人科医院の負担とする。
５　この判決は，第１項及び第２項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１　請求
１　被告らは，原告Ａに対し，連帯して３３６１万０８６５円及びこれに対する被告医療法人真誠会亀山産婦人科医院については平成９年４月１５日から，被告日本赤十字社については同月１６日からそれぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２　被告らは，原告Ｂに対し，連帯して３３６１万０８６５円及びこれに対する被告医療法人真誠会亀山産婦人科医院については平成９年４月１５日から，被告日本赤十字社については同月１６日からそれぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
本件は，Ｃが，平成９年３月１５日，被告医療法人真誠会亀山産婦人科医院（以下「被告医院」という。）が経営する亀山産婦人科医院において出生し，その後，被告日本赤十字社の経営する足利赤十字病院（以下「足利赤十字病院」という。）において診察を受け，富士重工業健康保険組合総合太田病院（以下「太田病院」という。）において先天性胆道閉鎖症の手術を受けるなどしていたが，平成１０年６月１８日に死亡したことについて，Ｃの両親である原告らが，Ｃが死亡したのは，亀山産婦人科医院も足利赤十字病院もＣの先天性胆道閉鎖症を早期に発見できずに，その手術が遅れたためであると主張して，両被告に対し，それぞれの不法行為又は債務不履行に基づき，損害賠償を求める事案である。
１　前提事実（証拠を掲げない事実は，当事者間に争いがない。）
(1)　当事者等
ア　原告ら
原告Ａは，Ｃの父であり，原告Ｂは，Ｃの母であり，両名ともＣの相続人である。イ　被告医院は，栃木県足利市において，「亀山産婦人科医院」を開設，運営する医療法人であり，Ｄ医師が理事長を務めている。
Ｅ看護師は，昭和５１年１２月から平成１２年７月まで，亀山産婦人科医院において看護師として勤務していた（証人Ｅ）。
Ｆは，昭和５７年１１月から現在に至るまで，亀山産婦人科医院において受付事務員として勤務している（乙Ａ９）。
ウ　被告日本赤十字社は，栃木県足利市所在の総合病院「足利赤十字病院」を運営する特殊法人である。
Ｇ医師は，平成８年８月から平成１０年７月まで，足利赤十字病院小児科に医師として勤務していた（丙Ａ３）。
(2)　診療経過
ア　亀山産婦人科医院における診療経過
原告Ｂは，平成９年３月１５日，亀山産婦人科医院において原告らの長男としてＣを出生した。その際，原告Ｂと被告医院との間で，Ｃについて，健康状態に関する診察，検査，疾病の治療等に関して診療契約が成立した。その後の亀山産婦人科医院におけるＣの診療経過は，別紙「亀山産婦人科医院診療経過一覧表」記載のとおりである（当事者の主張の相違する部分を除き，争いがない。）。
なお，同年４月１５日，亀山産婦人科医院において，Ｃについて新生児１か月健診（以下「１か月健診」という。）が行われた。
イ　足利赤十字病院における診療経過
同月１６日，原告らは，足利赤十字病院の小児科に来院した。その際，原告らと被告日本赤十字社の間に，Ｃについての診療契約が成立した。その後の足利赤十字病院におけるＣの診療経過は，別紙「足利赤十字病院診療経過一覧表」記載のとおりである（当事者の主張の相違する部分を除き，争いがない。）。
なお，Ｃは，同年６月１日に足利赤十字病院に入院し，同月４日に先天性胆道閉鎖症の確定診断を受けたが，足利赤十字病院には小児外科がなかったことから，同月５日，群馬県太田市所在の太田病院へ転院した。
ウ　太田病院における診療経過
太田病院におけるＣの診療経過は，別紙「太田病院診療経過一覧表」記載のとおりである（当事者の主張の相違する部分を除き，争いがない。）。なお，Ｃは，同月１０日に手術を受けるなどしたが，平成１０年６月１８日，先天性胆道閉鎖症により死亡した。
(3)　先天性胆道閉鎖症について
ア　先天性胆道閉鎖症は，胎生末期から新生児期に，何らかの原因によって胆管が閉塞，破壊，欠如するなどして，胆汁（胆汁は，黄色の液体であり，ビリルビンを主要成分としている。）を腸管に分泌できなくなる症状をいう（甲Ｂ５，Ｂ９，乙Ａ５，Ｂ６）。
先天性胆道閉鎖症に罹患すると，ビリルビンが腸管から排泄されずに血液中に増加する（ビリルビンは，水溶性の直接ビリルビンと脂溶性の間接ビリルビンとに分類されるところ，先天性胆道閉鎖症において増加するのは，直接ビリルビンである。）ため，便の色が淡黄色や灰白色となり，皮膚には黄疸が現れる（甲Ｂ５，Ｂ７，Ｂ９，乙Ａ５，Ｂ１，丙Ｂ２）。
胆道閉鎖症マススクリーニング（以下「マススクリーニング」という。）は，新生児の便の色を調査することによって先天性胆道閉鎖症の罹患の有無を診断する検査である。


イ　なお，ほとんどすべての新生児は，生後２，３日目に黄疸が現れ，生後４，５日目に最も強くなり，生後７から１４日目に消失するが，このような黄疸（新生児黄疸）は，生理的な現象であって，病的なものではないとされている（甲Ｂ７，乙Ｂ１，Ｂ７）。
２　争点
(1)　被告医院の検査義務違反の有無
（原告らの主張）
ア　被告医院は，遅くとも平成９年４月１５日の１か月健診の際には，Ｃの黄疸の原因・病名を解明し，適切な診療を行うべきであった。
(ア)ａ　先天性胆道閉鎖症は，新生児期・乳児早期に発症する代表的な小児外科的肝胆道疾患であり，早期発見と早期治療が新生児の予後に大きく影響することから，産婦人科医師も小児科医師も，常に先天性胆道閉鎖症を念頭に置いて新生児の診察に当たるべきものとされている。ｂ　新生児の黄疸については，生後２４時間以内に現れる早期黄疸や，生後２週間以上続く遷延性黄疸は，異常黄疸であるとされ，生後２，３日ころから出現して約１週間程度で消失する一過性の生理的黄疸とは区別されている。
そして，異常黄疸であるか生理的黄疸であるかを鑑別するためには，黄疸の範囲と程度をよく観察し，記録しておくことが必要とされており，また，遷延性黄疸と鑑別された場合には，先天性胆道閉鎖症を見落とさないことが重要とされている。
ｃ　新生児の黄疸の診断手順としては，毎日黄疸計で検査をして，必要があれば，血清総ビリルビン値を測定すべきであり，直接ビリルビン値に異常がある場合には，まず先天性胆道閉鎖症に注意すべきとされている。したがって，先天性胆道閉鎖症の診断をするためには，黄疸の症状（高直接ビリルビン血症であるか否か）を把握しなければならず，直接ビリルビン値の測定が不可欠となる。
(イ)　本件では，Ｃには，出生後３，４日後に黄疸が出現し，その症状は日増しに強くなって好転することがなかったため，原告らは，Ｄ医師に対し，Ｃの黄疸について再三にわたって指摘をした。
また，原告らは，同年４月１５日の１か月健診の際にも，Ｄ医師に対し，Ｃに引き続き黄疸が出現しており，便の色もおかしいと指摘をした。Ｄ医師としては，このような指摘を受けていたのであるから，必要な検査を行うなどして，遅くとも同年４月１５日の１か月健診の際には，Ｃの黄疸の原因・病名を解明し，適切な診療を行うべきであった。
ところが，Ｄ医師は，「どこが黄色いのか」，「日光浴をさせれば治る」，「心配ない」などと言うばかりで，何らの検査もせずにＣの黄疸を放置した。イ　この点，被告医院は，①出生後４日目（平成９年３月１９日）から６日目（同月２１日）にかけて３日間だけ測定した血清総ビリルビン値の数値と，②マススクリーニングの結果とを根拠に，Ｃに先天性胆道閉鎖症の疑いがなかったと主張している。
(ア)　しかし，①に関しては，被告医院は，Ｃに明らかに黄疸症状が生じていて，原告らから再三これを指摘されていた上，イクテロメータによる簡易な検査により相当の黄疸症状を認めたのであるから，先天性胆道閉鎖症を疑い，引き続き血清総ビリルビン値の測定を行うとともに，採血によって直接ビリルビン値を定量すべき注意義務があったというべきである。ところが，被告医院は，血清総ビリルビン値の測定を中止し，また，直接ビリルビン値の測定はわずかな血液採取で可能であり，かつ，容易に行えるにもかかわらず，これを実施しなかった。
(イ)　また，②に関しては，マススクリーニング用紙が原告らに渡されたのは，平成９年４月１５日の１か月健診の受付においてであった。その際，原告らは，受付の事務員からマススクリーニング用紙を渡され，乙Ａ第５号証の用紙に記載された１から７の色調について，いきなり実際に便を見ない状態で即答を求められた。原告らは，Ｃの便が淡い緑色もしくは淡い黄色だったとの記憶があったので，原告Ａが，「２」から「７」の間くらいの色である旨の返答をしたが，便を見てもいない事務員によって，「７」ということにされてしまった。
このように，原告らに対し，先天性胆道閉鎖症と便の色調を検査する意味及び便の色調を見る時期や回数あるいは色調の見方などについての十分な説明もせず，しかも，事前にマススクリーニング用紙も配布していなかったのであるから，被告医院の対応は不適切極まりない杜撰な措置というべきであり，マススクリーニングを実施したことにならないというべきである。
（被告医院の主張）
ア　原告らの主張は争う。
イ　被告医院は，以下のとおり，Ｃに対する診察，検査等を適切に行っており，原告らの主張するような過失はない。
(ア)　黄疸の検査について
ａ　黄疸の症状を数値化するのには，イクテロメータと呼ばれる器具が使用される。この器具は，プラスチック板に１から５まで順次に黄色調を濃厚にした縦の基準帯が並んでいるもので，児の鼻尖部にこれを当てて，圧迫し，鼻尖の血行が消退して赤色調でなくなったところで，皮膚の黄色調がどの番号の黄色基準帯と一致するかを読むというものである。そして，イクテロメータの数値が３．５以上の場合，血清総ビリルビン値が１５ｍｇ／ｄｌを超えていて，高ビリルビン血症に罹患している可能性があるので，血清総ビリルビン値の測定を行なう必要がある。
血清総ビリルビン値の測定には，ビルメーターＢという測定器を使用する。ｂ　この点，被告医院は，平成９年３月１９日，Ｃについて，イクテロメータ測定値が「３↑」となり，軽度の黄疸を認めたため，血清総ビリルビン値の測定を行ったが，血清総ビリルビン値は１０．２ｍｇ／ｄｌであり，正常値の範囲内であった（乙Ｂ１）。同月２０日，同月２１日にも，Ｃの血清総ビリルビン値の測定を行ったが，その数値は，それぞれ９．１ｍｇ／ｄｌ，１０．１ｍｇ／ｄｌであり，いずれも正常値の範囲内であった（乙Ｂ１）。このように，同月１９日から同月２１日に行った血清総ビリルビン値の測定結果は，いずれも正常値の範囲を超えていなかったことから，被告医院は新生児黄疸として処置した。
なお，同月２２日には，イクテロメータ測定値も「３」と落ち着いたため，その後は血清総ビリルビン値を測定しなかった。


また，同年４月１５日の１か月健診の際も，Ｃの皮膚色について太陽光線のもとで肉眼的に観察したが，先天性胆道閉鎖症を窺わせるような強い黄疸は出ていなかったため，採血による血清総ビリルビン値の測定は実施しなかった。
(イ)　マススクリーニングについて
ａ　被告医院は，新生児が退院する際，全ての母親に対して，乙Ｂ第６号証に基づいてマススクリーニングに関する説明を行った上で（乙Ｂ第６号証自体は交付はしない。），マススクリーニング用紙（乙Ａ５）を交付し，１か月健診のときにその用紙に便の色調を番号で記載して持参するよう指示している。
そして，１か月健診の際に持参されたマススクリーニング用紙は，本件当時は，栃木県保健衛生事業団へ送付していた。
なお，万が一，この用紙に１から３の数字が書かれていた場合には，その場で新生児の便を採取して，便の色調を確認した上で，自治医科大学小児科に連絡することになっていた。
ｂ　原告Ｂに対しても，平成９年３月２４日に，マススクリーニングについての説明をするとともに，マススクリーニング用紙を配布している。そして，同年４月１５日の１か月健診の際，退院時に配布していたマススクリーニング用紙を原告Ｂより回収したところ，Ｃの便の色調について，原告Ｂの申告は７（緑色）に近いというものであったため，マススクリーニング用紙は，そのまま栃木県保健衛生事業団へ送付した。
(ウ)　したがって，同年４月１５日の時点では，Ｃが先天性胆道閉鎖症であることを疑う余地はなかったのである。
(2)　被告医院の検査義務違反とＣの死亡との因果関係の有無
（原告らの主張）
１か月健診は，乳児の身体状態，発育状態を診察する最も重要かつ適当な機会であり，乳児を裸にして全身を診察するのであるから，この時（本件では平成９年４月１５日）にＣの黄疸等の異常を発見し，必要な検査を尽くすなり，他の専門医院に転送させて治療を受けさせるなりの措置を講じていれば，本件先天性胆道閉鎖症の診断をすることは十分に可能であった。
そして，先天性胆道閉鎖症は，早期発見と２か月以内の手術が救命率を高めることは明らかであるから（甲Ｂ３，Ｂ８，乙Ａ５，Ｂ５，Ｂ６），本件においても，Ｃを救命し得た可能性か，少なくともより長く生存し得た高度の蓋然性があったといえる。
（被告医院の主張）
ア　原告らの主張は争う。
イ(ア)　先天性胆道閉鎖症は，マススクリーニング等の結果のみで判断するものではなく，また，生後１か月を過ぎてから３か月までの間に便の色が白っぽくなる等の症状が現れることがあり，生後１か月目までに必ずしも発見できるものではないため，その後の経過診察も重要である。
この点，Ｃは，平成９年６月１日，足利赤十字病院に入院し，先天性胆道閉鎖症の疑いと診断され，同月５日，太田病院に転院し，同月１０日，先天性胆道閉鎖症の確定診断のための手術が施行されたが，その後，再手術を勧められたにもかかわらず，原告らはこれを拒否したとのことである。このことに照らすと，亀山産婦人科医院での処置がＣの死亡に因果関係があるとは考えられない。
(イ)　また，先天性胆道閉鎖症は，現在の医学技術をもってしても，合併症の発症率が４０パーセント前後あり，手術をしても必ずしも全て救命し得ないのが現状であることからしても（乙Ｂ５），本件において，Ｃの死亡の回避は困難であったものといえる。
(3)　被告日本赤十字社の検査義務違反の有無
（原告らの主張）
ア　Ｇ医師は，平成９年４月１６日，原告らから黄疸について大丈夫かと質問された際に，顔色が黄色くなっていることを認識したのであるから，先天性胆道閉鎖症を疑い，必要な検査等を実施して確定診断を行い，適切な診療をするべきであったのに，原告らがＣを連れて再来した同年５月３１日までの間，何らの検査も診察もしなかった。
イ　この点，被告日本赤十字社は，原告ＢがＣの採血を強く拒否したと主張するが，そのような事実はない。
同年４月１６日，原告Ｂは，診察室に入った直後に，Ｃの顔を見たＧ医師から，「この子少し黄色いね。」と指摘されたのに対し，「そうなんです。まだ黄疸がとれないんです。」と答えた。さらに，「昨日亀山病院で１か月健診を受けた。」と話して，約１か月間にわたってＣに黄疸症状が続いていることを同医師に伝えている。
しかし，Ｇ医師からは，「でもお母さんが色が黒いからね。」などと言われ，それ以上の関心をもってもらえなかったのである。
以上のとおり，原告Ｂが，Ｇ医師から採血を勧められたことはなく，したがって，これを拒否した事実もない。原告らは，Ｃの黄疸症状を心配していたのであるから，原告Ｂが採血を拒否する理由は全くない。
ウ　なお，被告日本赤十字社は，母乳性黄疸が生後１か月の時点でも認められることは希ではないと主張するが，これは，①母乳栄養児の満期産児のわずか２パーセントの希有な例を取り上げたものであること，②外国の統計例であること，③日本における文献（甲Ｂ７・４１８頁）が示す見解（生後２，３日ころから出現して約１週間程度で消失する一過性の新生児黄疸とは異なり，生後２４時間以内に現れる早期黄疸や，２週間以上続く遷延性黄疸は，異常黄疸であるとされている。）と異なっていることからすると，信用できない。
（被告日本赤十字社の主張）
ア　原告の主張は争う。
イ(ア)　臨床上，生後１か月の時点で黄疸が認められることは希なことではなく，その最も可能性が高い原因としては，母乳性黄疸が挙げられる。母乳栄養児の場合，その２パーセントは，生後２週間から３週間に，明らかな黄疸が出現し，その後，生後３週間から１０週間の間に，除々に後退する（丙Ｂ１・５１７頁）。
そして，乳児に見られる黄疸が，母乳性黄疸に見られるような生理的黄疸なのか，あるいは何らかの疾患を伴う病的な黄疸であるのかは，採血で血液中に含まれる総ビリルビンの値を検査しなければ診断することができない（丙Ｂ１号証・５１５頁Ｆｉｇｕｒｅ９８－７）。


したがって，問診でＣがほぼ生後４週間の母乳栄養児であると知ったＧ医師が，Ｃに出現した若干の黄疸に気付いても，その黄疸が生理的黄疸の中で特に治療を必要とする病的な黄疸であるとの確定診断をするには，採血による検査を経なければならない。
(イ)　この点，本件では，原告Ｂは，平成９年４月１６日のＣの診察の際，２週間前より鼻閉，鼻汁が続いていることを訴えたが，Ｇ医師は，このような鼻炎症状に加えて，視診上顕著ではないものの，黄疸があるようにも見えたことから，少し黄色いと話して，採血等の検査を勧めた（なお，この日の診察において，原告らの方から黄疸について尋ねられた事実はない。）。ところが，この勧めに対して，原告Ｂは，亀山産婦人科医院において１か月健診の際にちゃんと検査をしてもらって大丈夫と言われていると答え，採血を強く拒否した。
そこで，Ｇ医師は，原告Ｂの発言を信頼し，１か月健診を受けて問題がないと診断されているのであれば大丈夫であろうと判断して，「ちゃんと検査をしたのですね。」と念を押した上で，それ以上の検査はしなかった。Ｇ医師としては，Ｃについて，初診でもあり，新生児も肌の色には個体差があるところ，視診上明確な黄疸までは認められなかったことから，黄疸が母乳栄養児に見られる生理的黄疸であると判断し，それ以上の検査をしなかったのであり，医師としての注意義務に何ら違背するところはない。(ウ)　なお，原告らは，被告日本赤十字社は，同年５月３１日までの間，Ｃに対して何らの検査も診察もしなかったと主張するが，そもそも原告らは，同年４月１６日から５月３１日まで，Ｃを一度も足利赤十字病院へ連れてきていないのであって，被告赤十字病院には診察の機会が与えられていなかった。(4)　被告日本赤十字社の検査義務違反とＣの死亡との因果関係の有無
（原告らの主張）
先天性胆道閉鎖症は，早期発見と２か月以内の手術が救命率を高めることは明らかであるから（甲Ｂ３，Ｂ８，乙Ａ５，Ｂ５，Ｂ６），本件においても，被告日本赤十字社が，平成９年４月１６日の時点で黄疸に気付いて検査を行い，先天性胆道閉鎖症の診断をして手術を実施していれば，Ｃを救命し得た可能性か，少なくともより長く生存し得た高度の蓋然性があったといえる。
（被告日本赤十字社の主張）
原告らの主張は争う。
被告日本赤十字社としては，平成９年４月１６日の時点においてＣが先天性胆道閉鎖症であるとの確定診断をすることは不可能だったのであって，手術をした場合の救命の可能性については，不明であるといわざるを得ない。
(5)　損害
（原告らの主張）
ア　Ｃの損害
(ア)　付添看護費　　　　　　　　　　　　　　　　２４８万９５００円原告らは，Ｃについて，３８３日間にわたって，連日付き添い看護したものであ
って，その費用は，１日当たり６５００円とすると，
６５００円×３８３日＝２４８万９５００円
となる。
(イ)　入院雑費　　　　　　　　　　　　　　　　　　５７万４５００円
１日当たり１５００円として，
１５００円×３８３日＝５７万４５００円
となる。
(ウ)　葬儀費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　９３万８３５０円　　　　　(エ)　遺失利益
２２２１万９３８１円
基礎収入を平成12年貸金センサス男子全年齢平均貸金によって５６０万６０００円とし，生活費控除率を５０パーセントとし，就労可能年数に対応するライ
プニッツ係数を７．９２７０とすると，
５６０万６０００円×（１－０．５）×７．９２７０＝２２２１万９３８１円となる。
(オ)　慰謝料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５００万円
(カ)　原告らの相続
原告らは，Ｃの死亡により，法定相続分に従い，上記(ア)から(オ)までの合計５１２２万１７３１円を２分の１ずつ相続した。
イ　原告ら固有の損害
(ア)　慰謝料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各５００万円(イ)　弁護士費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各３００万円
ウ　合計
以上により，原告らが被った損害の合計金額は，それぞれ３３６１万０８６５円（１円未満切捨て）となる。
エ　まとめ
よって，原告らは，被告らに対し，連帯して，不法行為又は債務不履行に基づき，損害賠償金各３３６１万０８６５円及びこれらに対する被告医院については不法行為の日である平成９年４月１５日から，被告日本赤十字社については不法行為の日である平成９年４月１６日から支払済みまでそれぞれ民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。
（被告らの主張）
原告らの主張は争う。
第３　判断
１　認定事実
前記前提事実，証拠（各認定事実の後に掲げる。）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
(1)　亀山産婦人科医院におけるＣの診療経過
ア　Ｃの出生


原告Ｂは，平成９年３月１５日午前８時３０分，陣痛を催したため，亀山産婦人科医院に入院し，同日午前９時３３分，Ｃを出生した（前記前提事実，亀山産婦人科医院診療経過一覧表，乙Ａ１・１頁，Ａ６・１頁）。
イ　入院中の黄疸検査
(ア)　亀山産婦人科医院では，新生児に対して，出生翌日から，イクテロメータという器具を用いて黄疸の度合いを測定することにしている（乙Ａ８，被告医院代表者）。
イクテロメータは，プラスチック板に１から５まで順次に黄色調を濃厚にした縦の基準帯を並べたもので，児の鼻尖部にこれを当てて圧迫し，鼻尖の血行が消退して赤色調でなくなったところで，皮膚の黄色調がどの番号の黄色基準帯と一致するかを読むというものである（乙Ｂ７）。イクテロメータの数値と血清総ビリルビン値との間には，相関関係があり，イクテロメータを用いることによって，黄疸の簡易的な検査をすることができる（乙Ｂ７）。そして，イクテロメータの数値が３．５以上の場合，血清総ビリルビン値が１５ｍｇ／ｄｌを超えていて，高ビリルビン血症を発症している（一般に，血清総ビリルビン値が１５ｍｇ／ｄｌを超える場合を，高ビリルビン血症といい，病的な症状とされている。）可能性があるので，より正確な血清総ビリルビン値の測定を行う必要があるとされている（乙Ｂ７，Ｂ９）。
このような場合，亀山産婦人科医院では，ビルメーターＢという測定器（乙Ｂ８）を用いて，血清総ビリルビン値の測定を行っている（乙Ａ８，被告医院代表者）。
(イ)　Ｃについても，出生翌日である平成９年３月１６日から退院前日である同月２３日まで，イクテロメータを用いて黄疸の度合いが測定されたが，その数値は，同月１６日が「２」，同月１７日が「３」，同月１８日が「３」，同月１９日が「３↑」，同月２０日が「４」，同月２１日が「３↑」，同月２２日が「３」，同月２３日が「３」であった（乙Ａ１・１頁）。
また，同月１９日から２１日までについては，イクテロメータの数値が３を超えたことから，Ｃの血清総ビリルビン値の測定がされ，その数値は，同月１９日が「１０．２」，同月２０日が「９．１」，同月２１日が「１０．１」であった（乙Ａ１・１頁，Ａ８，被告医院代表者）。
(ウ)　この測定結果を受けて，亀山産婦人科医院では，同月２１日の段階で，Ｃに生じている黄疸は，生理的な新生児黄疸の範囲内であると判断した（被告医院代表者）。
そこで，Ｄ医師は，原告Ｂに対して，Ｃの黄疸は生理的な黄疸であって，日光浴をさせればよいと説明をした（乙Ａ８，被告医院代表者）。
ウ　１か月健診
(ア)　平成９年４月１５日，Ｃは，１か月健診を受けるため，原告Ａと原告Ｂに連れられて，亀山産婦人科医院を訪れた（前記前提事実，亀山産婦人科医院診療経過一覧表，甲Ａ４，Ａ５，原告Ａ・原告Ｂ各本人）。(イ)　そして，原告Ａは，亀山産婦人科医院の受付でＣの１か月健診を申し込んだ際，Ｆからマススクリーニング用紙（乙Ａ５）の交付を受けた（甲Ａ４，原告Ａ本人）。この点について，被告医院は，マススクリーニング用紙は原告Ｂに対する退院指導の際に既に交付していたと主張し，Ｅ看護師はこれに沿う供述をする（証人Ｅ）。マススクリーニング用紙の用途を考慮すると，Ｅ看護師の供述内容は自然であり，マススクリーニング用紙は，原告Ｂに対して，既に交付されていた可能性が高いが，Ｆの供述によれば，亀山産婦人科医院では，１か月健診の際にマススクリーニング用紙を持参しなかった者に対しては，１か月健診の受付の際に再度マススクリーニング用紙を交付しているとのことであり（乙Ａ９，証人Ｆ），原告Ａの供述（原告Ａ本人）と併せ検討すると，少なくとも，原告Ａは当日マススクリーニング用紙を持参しておらず，Ｆからマススクリーニング用紙の交付を受けたものと認められる。原告Ａは，このマススクリーニング用紙の「きょうのうんちの色は□番に近いです」の欄に，「７」と記入し，また，持参した母子手帳の「保護者の記録【１か月頃】」の頁の「便の色は何色ですか。」の欄に，「緑色」と記入し，これらを提出した（甲Ａ２・８頁，Ａ４，乙Ａ４・３頁，原告Ａ本人）。亀山産婦人科医院では，受付で回収されたマススクリーニング用紙の「きょうのうんちの色は□番に近いです」の欄に１から３までの数字が記入されていない限り，Ｄ医師へはマススクリーニングの結果は特に連絡されないことになっており，Ｃについても，Ｄ医師にマススクリーニングの結果は連絡されなかった（乙Ａ８，証人Ｆ，被告医院代表者）。
(ウ)　Ｃは，受付を終了した後，看護師による体重，身長等の測定を受け，さらに，Ｄ医師による診察を受けた（乙Ａ８，被告医院代表者）。このとき，Ｄ医師は，Ｃを裸にして，全身の観察を行ったが，少し黄疸が残っているという気はしたものの，全く心配ないと判断した（乙Ａ８，被告医院代表者）。
(2)　足利赤十字病院におけるＣの診療経過
ア　平成９年４月１６日の診察
平成９年４月１６日，Ｃの鼻詰まりを心配に思った原告Ａと原告Ｂとは，Ｃを連れて，足利赤十字病院の小児科を訪れた（足利赤十字病院診療経過一覧表，甲Ａ４，Ａ５，証人Ｇ，原告Ａ・原告Ｂ各本人）。
足利赤十字病院の小児科では，Ｇ医師がＣの診療に当たった（甲Ａ５，証人Ｇ，原告Ｂ本人）。
イ　入院中の診療経過


(ア)　平成９年５月３０日の深夜，Ｃが発熱したことから，原告Ａと原告Ｂは，翌３１日，Ｃを連れて，足利赤十字病院を訪れた（前記前提事実，足利赤十字病院診療経過一覧表，甲Ａ４，Ａ５，原告Ａ・原告Ｂ各本人）。このときＣの診察に当たったのも，Ｇ医師であった（甲Ａ４，Ａ５，丙Ａ３，証人Ｇ，原告Ａ・原告Ｂ各本人）。
Ｇ医師は，Ｃに重度の黄疸が現れているのを認識したため，Ｃから採血をして，血液検査を行ったところ，直接ビリルビン値が高い数値を示した（丙Ａ３，証人Ｇ）。
そこで，Ｇ医師は，Ｃが先天性胆道閉鎖症に罹患していることを疑い，確定診断のための検査を行うために，同年６月２日にＣを入院させることとした（丙Ａ３，証人Ｇ）。
(イ)　ところが，Ｃは，同年５月３１日の採血の後，採血部位からの出血が止まらなかったことから，翌６月１日に，足利赤十字病院に入院した（前記前提事実，足利赤十字病院診療経過一覧表，甲Ａ４，Ａ５，原告Ａ・原告Ｂ各本人）。
(ウ)　足利赤十字病院では，同月３日，先天性胆道閉鎖症の確定診断のための検査（胆道シンチ）が行われ，翌４日，Ｇ医師は，その検査の結果から，Ｃが先天性胆道閉鎖症に罹患しているとの確定診断を行った（前記前提事実，足利赤十字病院診療経過一覧表，丙Ａ３，証人Ｇ）。
この確定診断の結果，Ｇ医師は，Ｃについて，直ちに手術が必要であると判断したが，足利赤十字病院には小児外科の医師がいなかったため，Ｃを太田病院へ転院させることとした（前記前提事実，丙Ａ３，証人Ｇ）。
(3)　太田病院入院中の診療経過
ア　Ｃは，平成９年６月５日，太田病院に入院した（前記前提事実）。イ　同月１０日に，Ｃに対して手術（肝門部肝空腸吻合術。葛西手術ともいう。以下「本件手術」という。）が行われた（前記前提事実，太田病院診療経過一覧表，甲Ｂ６，乙Ｂ５）。
この手術の際，Ｃの胆管が極めて細いものであることが確認された（太田病院に対する調査嘱託）。
ウ　Ｃの先天性胆道閉鎖症は，本件手術によっても治癒することはなく，平成１０年６月１８日，Ｃは先天性胆道閉鎖症を原因として死亡した（前記前提事実，太田病院診療経過一覧表，甲Ｂ２，太田病院に対する調査嘱託）。２　争点(1)（被告医院の検査義務違反の有無）について原告らは，被告医院は，遅くとも平成９年４月１５日の１か月健診の際には，Ｃの黄疸の原因・病名を解明し，適切な診療を行うべきであったのに，これを怠ったと主張するので，これについて判断する。
(1)　前記のとおり，Ｃは先天性胆道閉鎖症に罹患していたと認められるところ，先天性胆道閉鎖症の症状は，必ずしも出生直後から現れるとは限らず，生後１４日を過ぎてから現れたり，生後１か月を過ぎてから現れたりすることもあるとされている（甲Ｂ５，乙Ａ５，）。
そこで，平成９年４月１５日のＣの皮膚の色がどのようなものであったのかを検討する。
ア　Ｇ医師は，平成９年４月１６日にＣを診察した際に，Ｃの皮膚が，病的な黄疸を疑わせるような黒ずんだ色をしていたと供述する（証人Ｇ。以下「Ｇ医師の診察結果」という。）。
これに対し，Ｄ医師は，新生児の黄疸は，太陽光のもとでの視診でなければ正確な診断はできないと述べ，蛍光灯の光のもとで視診したＧ医師の診察結果の正確性を争う趣旨の供述をする（被告医院代表者）。そして，新生児の黄疸を視診によって診断する場合，診察場所の明るさや検査による差も大きく影響し，例えば，晴天の日は黄色みが薄く感じられ，曇天の日には黄色みが強く感ぜられるとする文献も存在する（乙Ｂ９・７４６頁）。しかし，同文献も，視診は５００ルックス程度の明るさの場所で行う旨記載している（乙Ｂ９・７４６頁）だけで，太陽光のもとで視診することを求めているわけではなく，一般に新生児が小児科で診察を受ける場合には，Ｇ医師がＣを診察したような診察室で診察を受けるものと認められる（証人Ｇ，弁論の全趣旨）ので，Ｇ医師が太陽光のもとで診察しなかったからといって，Ｇ医師の診察結果の正確性に疑いが生じるものとは解されない。
実際にも，その後Ｃの黄疸はさらに濃さを増し，先天性胆道閉鎖症の確定診断がされるに至った（前記認定事実，証人Ｇ，原告Ａ本人）のであるから，Ｇ医師の診察結果は正確なものであったと認められ，太陽光のもとで診察したＤ医師は，Ｇ医師よりももっと明確にＣの皮膚の状態を確認できたものと推認される。
イ　そして，Ｇ医師の診察結果で認められたようなＣの皮膚の色が，一夜にして現れたものとは考えがたい（そのようなことが生じる可能性があることを窺わせる証拠は存在しない。）から，Ｄ医師が診察した同月１５日には，既に，Ｃの皮膚は，Ｇ医師が診察したときと同様に，病的な黄疸を疑わせるような黒ずんだ色をしていたものと推認される。
(2)　そこで，平成９年４月１５日の１か月健診の際，Ｃの皮膚が病的な黄疸を疑わせるような黒ずんだ色をしていたことを前提に，Ｄ医師がいかなる対応をすべきであったかを検討する。
ア　一般に，新生児が生後２週間以後も黄疸を持続している場合を遷延性黄疸と呼び，このような黄疸が見られた場合，先天性胆道閉鎖症の罹患を疑わなくてはならないとされている（甲Ｂ８，証人Ｇ）。


また，先天性胆道閉鎖症によって現れる黄疸の色合いは，暗緑や，ブロンズ色等の黒ずんだ色であるとされており（甲Ｂ８，Ｂ９），黒っぽい皮膚の色をしている新生児に対しては注意が必要とされている（証人Ｇ）。そして，先天性胆道閉鎖症の鑑別診断のためには，直接ビリルビン値の測定が不可欠とされている（甲Ｂ５，Ｂ６，Ｂ９，乙Ｂ１，証人Ｇ）。イ　そうすると，本件においては，前記のとおり，１か月健診の際のＣの皮膚は，Ｇ医師が病的な黄疸を疑う程に黒ずんだ色をしていたのであるから，Ｄ医師としては，この時点で，Ｃが先天性胆道閉鎖症に罹患していないかどうかを鑑別するため，Ｃの直接ビリルビン値の測定をすべきであったというべきである。ウ　これに対し，被告医院は，平成９年３月１９日から２１日までＣの血清総ビリルビン値の測定を行ったところ，その結果が正常値であったこと，１か月健診の際，マススクリーニングおいてＣの便の色が緑色と報告されたことから，平成９年４月１５日の時点で，Ｃについて先天性胆道閉鎖症を疑う余地はなかったと主張する。
(ア)　血清総ビリルビン値の測定については，確かに，前記のとおり，亀山産婦人科医院では，同年３月１９日から２１日まで，Ｃの血清総ビリルビン値の測定がされ，その数値は，同月１９日が１０．２ｍｇ／ｄｌ，同月２０日が９．１ｍｇ／ｄｌ，同月２１日が１０．１ｍｇ／ｄｌであり，正常範囲内にあった（前記認定事実）。
しかし，同数値は，出生後間もない時期のものであって，この時期に血清総ビリルビン値が正常範囲内にあったからといって，出生後１か月を過ぎても残っているような遷延性黄疸については，先天性胆道閉鎖症等を現す異常な黄疸である可能性を否定することはできず（先天性胆道閉鎖症の症状は，必ずしも出生直後から現れるとは限らず，生後１４日を過ぎてから現れたり，生後１か月を過ぎてから現れたりすることもあることは，さきに認定したとおり。），鑑別診断のために直接ビリルビン値を測定すべき義務を免れることはできない（前記認定事実，甲Ｂ５，証人Ｇ）。
(イ)　また，マススクリーニングについては，原告Ａが，１か月健診の際，マススクリーニング用紙の「きょうのうんちの色は□番に近いです」の欄に，「７」と記入し，また，持参した母子手帳の「保護者の記録【１か月頃】」の頁の「便の色は何色ですか。」の欄に，「緑色」と記入し，これらを提出したことは前記のとおりである。
しかし，マススクリーニング用紙や母子手帳における新生児の便の色についての記載は，新生児の便の色の識別に関して専門的知識を持ち合わせていない新生児の両親によってされるのが通常であるから，必ずしも正確なものとはいえない（甲Ｂ９）。本件においても，原告Ａは，マススクリーニング用紙（乙Ａ５）の記入に際し，Ｃの便の色を２番と７番との中間色である（やや緑がかっている）と認識していたものの，ちょうどその色に該当するものがないので，７番と記入したと述べており（原告Ａ本人），Ｃの便の色がマススクリーニング用紙に正確に反映しているとはいえない（２番は，１番や３番から６番までとは異なり，やや緑色がかって見えることは事実であり，原告ＡがＣの便の色を２番と７番の中間色と判断したとしても不自然ではない。）。また，原告Ａは，母子手帳の「保護者の記録【１か月頃】」の頁の「便の色は何色ですか。」の欄に「緑色」と記入したのは，マススクリーニング用紙の便の色の欄に７番と記入したからであると述べており（原告Ａ本人），母子手帳のこの記載についても，Ｃの便の色が正確に反映しているとはいえない。
そして，前記のとおり，２番と７番とでは，Ｄ医師に受付からマススクリーニングの結果を知らせるか否か，大きな差異が生じることになるが，そのような差異が生じることが原告らに知らされていたと認めるに足りる証拠はない（乙Ｂ６号証には，「１番から３番のどれかに当てはまるようなら，うんちをおむつにくるんで持ってきて，先生に見せて下さい。」と記載されているが，Ｅ看護師は，これは原告Ｂに渡していないと供述している（証人Ｅ）。）ので，原告Ａは，その重要性を認識していないまま７番と記入したものと認められる。
なお，原告Ａは，マススクリーニング用紙への記入に当たって，Ｆから７番であることを示唆された旨供述し（原告Ａ本人），Ｆはこれを否定するが（証人Ｆ），この点は，仮に原告Ａの供述どおりであるとすれば，本件におけるマススクリーニングの結果の正確性はより疑わしいものになるし，仮にＦの供述どおりであったとしても，マススクリーニングの結果は記入者の主観的な判断に基づくもので，必ずしも正確なものではなく，本件においても正確性には疑問があることは否定されない。
また，そもそも，先天性胆道閉鎖症に罹患していても，胆汁がわずかずつ分泌される場合には，必ずしも便の色は白色にはならない（甲Ｂ９，証人Ｇ）。したがって，新生児の便の色は，先天性胆道閉鎖症の鑑別診断のための一資料に過ぎず，それのみで確定診断が可能となるものではないから，Ｇ医師の診察結果で認められたような皮膚の色が認められる以上，鑑別診断のために，直接ビリルビン値を測定すべき義務を免れることはできない。(3)　以上によれば，Ｄ医師には，平成９年４月１５日の１か月健診の際，Ｃが先天性胆道閉鎖症に罹患していないかどうかを鑑別するため，Ｃの直接ビリルビン値の測定をすべき義務があったにもかかわらず，これを怠った過失があるというべきであり（１か月健診以前に直接ビリルビン値を測定すべき義務があったと認めるに足りる証拠はない。），Ｄ医師は，これによってＣ及び原告らが被った損害について，不法行為責任を負い，被告医院は使用者責任を負うものと認められる。３　争点(3)（被告日本赤十字社の検査義務違反の有無）について原告らは，Ｇ医師は，平成９年４月１６日，原告らから黄疸について大丈夫かと質問された際に，顔色が黄色くなっていることを認識したのであるから，先天性胆道閉鎖症を疑い，必要な検査等を実施して確定診断を行い，適切な診療をするべきであったと主張するので，これについて判断する。


(1)　前記のとおり，Ｇ医師が初めてＣを診察したのは，Ｃが亀山産婦人科医院において１か月健診を受診した翌日である（前記前提事実，前記認定事実）。Ｇ医師は，平成９年４月１６日の診察について，Ｃの皮膚の色が黒ずんでいることを認識し，病的な黄疸であるか否かを鑑別するために，血液検査をする必要があると考え，原告ＢにＣの血液検査を勧めたが，原告Ｂは，前日に亀山産婦人科医院で１か月健診を受診し，その結果大丈夫だと言われたと言って血液検査についてはやめてほしいというような態度を示し，検査もちゃんとしたと答えたので，前日に先天性胆道閉鎖症の鑑別のために，少なくとも血清総ビリルビン値，直接ビリルビン値，間接ビリルビン値の測定はされているものと判断し，さらに痛い思いをさせて採血する必要はないと考え，血液検査を行わなかった旨の供述をしている（丙Ａ３，証人Ｇ）。
これに対し，原告Ｂは，Ｇ医師に対して，前日に亀山産婦人科医院で１か月健診を受けたことは伝えたが，血液検査を勧められたことはないと供述している（原告Ｂ本人）。
(2)　そこで，双方の供述内容を検討すると，Ｃの皮膚が病的な黄疸を疑わせるような黒ずんだ色をしていると認識したＧ医師（原告Ｂは，Ｇ医師はＣが診察室に入った瞬間，「この赤ちゃん黄色いですねえ。」と言ったと供述している。）が，血液検査を勧めるのはごく自然なことであり（Ｇ医師は，先天性胆道閉鎖症の鑑別診断には，直接ビリルビン値を測定することが不可欠であるという認識を有していた（証人Ｇ）。），これを行わなかったのは，１か月検診の結果を原告Ｂから聞いて，黄疸についても検査をして問題がなかったものと判断した（１か月健診には，新生児が先天性胆道閉鎖症に罹患していないかどうかを確かめる意義もあるとされている（甲Ｂ９，乙Ａ５，Ａ７，被告医院代表者）。）からと考えるのが合理的であり，Ｇ医師の供述は信用できるものというべきである。(3)　そして，Ｇ医師の供述内容を前提とすると，Ｇ医師が１か月健診で直接ビリルビン値の測定がされたものと信じたことについては，思い込みがあった面もないわけではない（Ｇ医師自身，その点は認めている（証人Ｇ）。）が，原告Ｂの前記のような対応によってもなお血液検査を実施すべき義務があったとまでは認めることができず，原告らの被告日本赤十字社に対する請求（不法行為に基づくものも，債務不履行に基づくものも）は，その余の点について判断するまでもなく理由がない。
４　争点(2)（因果関係）及び争点(5)（損害）について(1)　被告医院の検査義務違反とＣの死亡との因果関係について前記２のとおり，Ｄ医師には，平成９年４月１５日の１か月健診の際，Ｃが先天性胆道閉鎖症に罹患していないかどうかを鑑別するため，Ｃの直接ビリルビン値の測定をすべき義務があったにもかかわらず，これを怠った過失が認められるので，この過失行為と，Ｃの死亡との因果関係について検討する。ア　前記のとおり，先天性胆道閉鎖症によって現れる黄疸の色合いは，暗緑や，ブロンズ色等の黒ずんだ色であるとされているところ，Ｇ医師の診察結果によれば，平成９年４月１５日の１か月健診の際には，Ｃの皮膚は，先天性胆道閉鎖症によって現れる黄疸の色合いを示していたものと認められる。もっとも，この時点では直接ビリルビン値は測定されていないし，直接ビリルビン値が高値を示していた場合に先天性胆道閉鎖症の確定診断を行うための生化学的検査や画像診断等（甲Ｂ５，Ｂ６，証人Ｇ）は行われていないので，Ｇ医師の診察結果が先天性胆道閉鎖症の発現であり，その時点で直接ビリルビン値を測定すれば１００パーセント高値を示し，その後の生化学的検査や画像診断等で１００パーセント先天性胆道閉鎖症の確定診断がついたと断定することはできない（証人Ｇ）が，さきに判示したとおり，Ｃの黄疸は，その後も濃さを増し，約１か月半後の同年６月４日には先天性胆道閉鎖症との確定診断がされたのであるから，１か月健診のときに直接ビリルビン値が測定されていれば，高値を示し，その後の検査で先天性胆道閉鎖症の確定診断ができたものと推認するのが相当である。
イ　そこで，平成９年４月１５日の１か月健診の時点で先天性胆道閉鎖症の確定診断ができた場合の，Ｃの救命可能性について検討する。証拠（甲Ｂ６，Ｂ９，乙Ｂ１，Ｂ５）によれば，一般に，先天性胆道閉鎖症は，早期に手術を行ったとしても，術後の合併症の発症の可能性は少なくなく，予後は不良とされている（太田病院は，調査嘱託に対して，一般に，成人するまで生存する確率は１割程度と回答している。）。
そして，前記認定事実，太田病院診療経過一覧表及び証拠（甲Ｂ１，丙４の１から３まで，太田病院に対する調査嘱託，原告Ａ本人）によれば，Ｃの先天性胆道閉鎖症は，肝臓からつながる胆管が極めて細いという態様のもので，平成９年６月１０日の本件手術後も黄疸が軽減せず，胆汁の出が悪いという状態が続き，胆汁排出促進剤の効果もなかったため，最終的には肝移植しか救命の方法はないという状態になった（太田病院は，調査嘱託に対して，生体肝移植の成功率は一般的には９割前後といわれていると回答している。）が，原告らは，海外での脳死肝移植は，費用もかかるし，順番を待っても間に合わないのではないかと考え，日本での生体肝移植については，Ｃのほかに２名の子供を育てなければならない原告らが臓器を提供することに躊躇を覚えたため，これを断念したこと，Ｃの先天性胆道閉鎖症の態様及び本件手術後の経緯からすると，生後２か月以内に本件手術を行っていれば，胆汁排泄が生じ，治癒したと判断することは困難であること，以上の事実が認められる。以上によれば，Ｄ医師の前記過失行為がなかったとしても，Ｃの死亡を避けられなかった可能性が相当程度にあったといわざるをえず，Ｄ医師の前記過失行為とＣの死亡との因果関係を認めることはできない。
ウ　もっとも，原告らは，Ｄ医師の前記過失行為がなかったとしたら，Ｃの死亡は避けられなかったとしても，より長く生存しえた高度の蓋然性があったとも主張しているので，この点について検討する。


一般に，先天性胆道閉鎖症は，早期に手術をすれば，生存可能性が高くなるとされ，生後２か月までに手術を受けることが望ましいとされており（甲Ｂ３，Ｂ８，Ｂ９，乙Ａ５，Ｂ５，Ｂ６），マススクリーニングの目的も先天性胆道閉鎖症を１か月健診で発見し，生後６０日以内に本件手術の術式と同じ葛西手術を受けさせることにある（マススクリーニング用紙（乙Ａ５）には，生後２か月までに手術を受けた患者は黄疸が消えて元気になることが多いと記載されている。）のであるから（乙Ａ５，Ａ７，Ｂ６），平成９年４月１５日の１か月健診のころに本件手術を実施するのと，その約２か月後である同年６月１０日に本件手術を実施するのとでは，救命の可能性には差異があり，少なくとも延命の可能性には有意な差異があったものと推認するのが相当であり，そうであるからこそ，Ｇ医師も，現在に至っても，平成９年４月１６日に血液検査をしておけばよかったという気持ちを持ち続けているものと認められる（証人Ｇ）。したがって，Ｄ医師の前記過失行為とＣの死亡との間の因果関係を認めることはできないが，Ｄ医師の前記過失行為は，Ｃから救命の可能性，少なくともより長く生存しえた可能性を奪ったものというべきであるから，Ｄ医師は，これによってＣ及び原告らが被った損害を賠償すべき不法行為責任を負い，被告医院は使用者責任を負うものと認められる。
(2)　損害について
ア　Ｃに生じた損害について
(ア)　付添看護費及び入院雑費について
原告らは，Ｃが平成９年６月１日に足利赤十字病院に入院してから，平成１０年６月１８日に太田病院で死亡するまでの３８３日間に要した付添看護費及び入院雑費を損害として主張する。
しかし，本件において，平成９年４月１５日の１か月健診の時点で直接ビリルビン値が測定され，そのころ先天性胆道閉鎖症の確定診断がされたとしても，やはりＣは本件手術を受ける必要があったものと認められる（先天性胆道閉鎖症は，手術以外には有効な治療方法がないとされる（甲Ｂ６，Ｂ９）。）から，Ｄ医師の前記過失行為がなかったとしても，Ｃの入院に際して，付添看護費及び入院雑費の支出は免れなかったというべきである。そして，１か月健診のころに先天性胆道閉鎖症の確定診断がされた場合，Ｃの入院期間が３８３日間よりも短くなった（付添看護費及び入院雑費がより低額で済む）と認めるに足りる証拠もないので，原告らの主張する付添看護費及び入院雑費の支出とＤ医師の前記過失行為との間の因果関係を認めることはできない。
(イ)　葬儀費用及び逸失利益について
前記のとおり，Ｄ医師の前記過失行為とＣの死亡との間の因果関係は認められないから，Ｃの死亡による葬儀費用及び逸失利益を認めることはできない。
(ウ)　慰謝料について
前記のとおり，Ｄ医師の前記過失行為とＣの死亡との間の因果関係は認められないから，Ｃの死亡による慰謝料は認めることができず，救命可能性，少なくともより長く生存しえた可能性を奪われたことによる精神的苦痛に対する慰謝料のみが認められる。
そして，その慰謝料額は，これまで認定した事実から推測される救命可能性や延命可能性の程度，Ｄ医師の前記過失行為の態様，本件手術後，Ｃの死亡に至るまでの経緯，その他本件に現れた諸般の事情を総合考慮し，３００万円と認めるのが相当である。
(エ)　相続
上記３００万円のＣの損害賠償請求権については，Ｃの両親である原告らが，それぞれ２分の１である１５０万円ずつ相続したものと認められる。
イ　原告らに生じた損害について
(ア)　慰謝料について
前記のとおり，Ｄ医師の前記過失行為とＣの死亡との間の因果関係は認められないから，Ｃの死亡によって原告らが被った精神的苦痛に対する慰謝料は認められないし，Ｃの救命可能性や延命可能性を奪われたことによる慰謝料はＣに発生するものであり，Ｃとは独立して原告らに発生するものと認めることはできない。
(イ)　弁護士費用
本件事案の内容や認容額等を考慮すると，原告らに生じた弁護士費用相当の損害としては，各１５万円と認めるのが相当である。
ウ　まとめ
以上によれば，被告医院は，原告らに対し，不法行為（使用者責任）に基づき，各１６５万円及びこれに対する不法行為の日（Ｃの１か月健診が行われた日）である平成９年４月１５日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
５　結論
よって，原告らの，被告医院に対する請求は，不法行為（使用者責任）による損害賠償請求権に基づき，各１６５万円及びこれに対する平成９年４月１５日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し，被告医院に対するその余の請求及び被告日本赤十字社に対する請求は理由がないからこれらをいずれも棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第３０部
裁判長裁判官　　福　田　剛　久
裁判官　　川　嶋　知　正
裁判官新谷晋司は，転補のため署名押印することができない。
裁判長裁判官　　福　田　剛　久


平成１４年（行ケ）第３９３号　審決取消請求事件
平成１６年２月２６日口頭弁論終結
判　　　　　　　　　　　決
原　　　　　　　　　　告　　　三共株式会社
原　　　　　　　　　　告　　　宇部興産株式会社
原告ら訴訟代理人弁護士　　　品　川　澄　雄
同　　　　　　　　　　　　　　吉　澤　敬　夫
同　　　　　　　　　　　　　　牧　野　知　彦
原告ら訴訟代理人弁理士　　　　津　國　　　肇
同　　　　　　　　　　　　　　伊　藤　　　温
被　　　　　　　　　　告　　　特許庁長官　今井康夫
指定代理人　　　　　　　　　　後　藤　圭　次
同　　　　　　　　　　　　　　板　橋　一　隆
同　　　　　　　　　　　　　　涌　井　幸　一
同　　　　　　　　　　　　　　一　色　由美子
主　　　　　　　　　　文
原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は，原告らの負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告ら
特許庁が平成１１年審判第３９１０１号事件について平成１４年６月２０日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告らは，発明の名称を「８－メトキシキノロンカルボン酸誘導体の製造中間体」とする特許第２６９８３３９号の特許（昭和６２年３月３０日にした特許出願（特願昭６２－７６８９２号。以下「原出願」という。）の一部を平成２年６月１２日に新たな特許出願とし（特願平２－１５３３０６号），さらに，その一部を平成６年３月２８日に新たな特許出願とし（特願平６－５６９５０号），さらに，その一部を平成８年７月１２日に新たな特許出願とし（特願平８－１８２９０３号），平成９年９月１９日に設定登録された。以下「本件特許」という。発明の数は１である。）の特許権者である。
本件特許について異議申立てがなされ，特許庁は，これを平成１０年異議第７３４１１号事件として審理し，その結果，平成１１年６月１４日，「特許第１９２８４００号発明の特許を無効とする。」との審決をした。原告らは，同年６月１４日，同審決の取消しを請求する訴訟を提起した（当庁平成１１年（行ケ）第１６９号）。
原告らは，平成１１年１２月７日，特許庁に対し，本件特許に係る出願の願書に添付した明細書（以下，願書添付の図面も併せて「訂正前明細書」という。）を訂正することについて審判を請求した（以下，上記訂正を「本件訂正」といい，本件訂正に係る明細書を上記図面と併せて「訂正明細書」という。）。特許庁は，これを平成１１年審判第３９１０１号事件として審理し，その結果，平成１４年６月２０日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同年７月２日にその謄本を原告らに送達した。
２　本件訂正の内容
(1)特許請求の範囲の訂正
ア　本件訂正前
「【請求項１】一般式（XXXII）
FQ
FF
OCH3　　       （XXXII）
（式中、Ｑはシアノ基またはカルボキシ基を表わす）
で示される化合物。」
（以下，この発明を「訂正前発明」という。）
イ　本件訂正後
「【請求項１】一般式（XXXII）
FQ
FF
OCH3           （XXXII）
（式中、Ｑはカルボキシ基を表わす）
で示される化合物。」
（以下，この発明を「訂正発明」という。）
(2)発明の詳細な説明の訂正
①　段落番号【０００６】中の「（式中，Ｑはシアノ基またはカルボキシ基を表す）」を，
「（式中，Ｑはカルボキシ基を表す）」に訂正する。
②　段落番号【００１１】の記載を，「化合物（XXXII）におけるＱはカルボキシ基を示す。化合物（XXXII）は，反応経路Ｆ’における化合物（XXXIIｄ）と同一化合物である。」に訂正する。
３　審決の理由


別紙審決書の写しのとおりである。要するに，訂正発明は，その出願日とみなされる原出願の日より前の出願であって，その出願（訂正発明の出願）後に出願公開された特願昭６１－２２０１４９号の願書に最初に添付した明細書（以下「先願明細書」という。特開昭６２－２５２７７２号公報（甲第４号証）は，その内容を示す出願公開公報である。）中に参考例１として記載された発明（以下「先願発明」という。）と同一であるから，特許法２９条の２の規定に該当し，特許出願の際独立して特許を受けることができない，というものである。審決が先願発明として認定した先願明細書中の参考例１についての記載は，次のとおりである。
「参考例１
３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロ安息香酸の合成」
（甲第４号証１１頁右上欄１２～１４行）
(ⅰ)「１，２，３，４－テトラフルオロベンゼン５０ｇをバードンらの方法［テトラヘドロン２２　２５４１（１９６６）］に準じてブロム化及びメトキシ化を行ない無色油状の１－ブロモ－３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロベンゼンを２２．２１ｇ得た。
得られた油状物２２ｇの無水Ｎ－メチル－２－ピロリドン３７ｍｌ溶液を耐圧管に仕込みシアン化第一銅１０ｇを加え１４０～１５０℃で４．５時間加熱した。冷後反応液に塩化第二鉄・６水和物４４ｇ及び濃塩酸１１ｍｌの水溶液６０ｍｌを加え，５０～６０℃に加温し２０分間攪拌した。反応液をエーテルで抽出し，有機層は希塩酸水溶液で洗浄後水洗し，さらに飽和食塩水で洗浄した。芒硝乾燥後濃縮し，残渣を減圧蒸留して無色油状の３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロベンゾニトリルを１４．２５ｇ得た。沸点９４℃／８ｍｍＨｇ」（同１１頁右上欄１５行～左下欄１０行，以下，この反応工程を，審決と同じく，「（ⅰ）工程」という。「３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロベンゾニトリル」を「シアノ体」と略称することがある。）(ⅱ)「得られた油状物１４．２ｇに濃硫酸８．５ｍｌ及び水４０ｍｌを加え１１０℃で１時間攪拌した。冷後反応液を氷水５０ｍｌ中に注ぎ析出晶を　取して水洗し，得られた結晶を塩化メチレン－ｎ－ヘキサン混液から再結晶して白色針状晶の３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロベンツアミドを１１．５９ｇ得た。
融点１３０－１３３℃」
（同頁左下欄１１行～１７行，以下，この反応工程を，審決と同じく，「(ⅱ)工程」という。「３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロベンツアミド」を「アミド体」と略称することがある。）
(ⅲ)「次いで，この結晶に１８規定硫酸１５０ｍｌを加え３．５時間１００℃に加熱した。冷後水４００ｍｌを加え析出晶を　取し，得られた結晶をｎ－ヘキサンより再結晶して無色針状晶の目的物を９．６１ｇ得た。
融点９８～１０１℃
元素分析値：Ｃ８　Ｈ５　Ｆ３　Ｏ３
計算値：Ｃ；４６．６２，　Ｈ；２．４５
分析値：Ｃ；４６．６８，　Ｈ；２．４８」
（同頁左下欄１８行～右下欄６行，以下，この反応工程を，審決と同じく「(ⅲ)工程」という。）
第３　原告ら主張の審決取消事由の要点
審決は，先願明細書に３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロ安息香酸（以下「ＭＴＦＢＡ」という。）であると記載された物質は，その融点が真のＭＴＦＢＡの融点と異なるため，ＭＴＦＢＡと認めることができないものであるにもかかわらず，ＭＴＦＢＡであると誤認し（取消事由１），先願明細書の記載に従って当業者が追試しても，そこに記載された（ⅱ）工程，すなわち，（ⅰ）工程によって得られた中間体である３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロベンゾニトリル（シアノ体）から３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロベンツアミド（アミド体）への反応は進行せず，ＭＴＦＢＡの合成のための中間体（（ⅲ）工程における出発物質）は得られないにもかかわらず，これが得られると誤認した（取消事由２）ものであり，これらの誤りがそれぞれ結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，違法として取り消されるべきである。
１　取消事由１（先願明細書の参考例１に記載された物質がＭＴＦＢＡであるとした誤り）
審決は，先願明細書の参考例１について，「（ⅲ）工程の生成物の融点が９８～１０１℃であり，本件特許の請求項１のＭＴＦＢＡの融点１１５～１１７℃と相違するが，（ⅲ）工程の原料，処理手段，元素分析値を考慮すれば，生成物はＭＴＦＢＡでしかあり得ない。また，先に述べたように，このカルボン酸を原料として，先願明細書及び本件特許明細書のいずれにおいても，同様の反応により同一の化合物であるＤＦＱ（判決注・１－シクロプロピル－６，７－ジフルオロ－１，４－ジヒドロ－８－メトキシ－４－オキソ－３－キノリンカルボン酸。以下，単に「ＤＦＱ」ということがある。）及びそのエチルエステルを得ていることからも，融点の相違はあるとしても（ⅲ）工程の生成物はＭＴＦＢＡであるといえる。」（審決書８頁２８行～３４行）と認定判断した。しかし，先願明細書の参考例１に記載されたＭＴＦＢＡと称する物質（以下「本件生成物」という。）の融点は，真のＭＴＦＢＡの融点とは異なる。このようなものをＭＴＦＢＡと認めることはできない。審決の上記認定判断は誤りである。


(1)先願明細書の参考例１において，ＭＴＦＢＡと称する物質（本件生成物）は，融点と元素分析値とによって特定されている。このうち，元素分析は，化合物の元素とその組成比とを明らかにするものにすぎない。組成する元素とその組成比との双方が同一である限り（例えば異性体），異なった物質同士であっても同じ値を示す。このため，この分析は，化学構造を特定するためのものとしては，不十分であり，せいぜい傍証程度の意味しか持ち得ない。先願明細書において，物質を同定する上で最も重要で，むしろ唯一の指標というべきものは，そこに記載されている，物質に固有の定数である「融点」の値である。
本件生成物の融点の値として先願明細書の参考例１に記載されているのは，「９８～１０１℃」である。この値は，ＭＴＦＢＡの真の融点である「１１５～１１７℃」（甲第１号証９頁右欄１行）あるいは「１１５．６－１１６．４」（甲第２０号証８頁右欄２４行）とは１５℃も異なる。このように，参考例１に記載された本件生成物の融点の値は，同生成物をＭＴＦＢＡと同一物質と認定するには余りにかけ離れた数値である。このような状況の下で，本件生成物をＭＴＦＢＡと認定することは，できないというべきである。
審決が，本件生成物をＭＴＦＢＡと認定したのは，誤りである。(2)審決が，融点が大きく異なるにもかかわらず，本件生成物をＭＴＦＢＡであると認定したのは，その融点が真の融点より低いのは，ＭＴＦＢＡにその異性体である４－メトキシ体が混入したことによる，と考えたためであると思われる。しかし，先願明細書のＭＴＦＢＡには不純物が含まれ，その不純物が異性体であるということは，被告のなした根拠のない推論でしかない。そのようなことは，先願明細書のどこにも記載されていない。その推論を裏付ける証拠もない。そもそも，融点の異なる物質が，想定する物質とは異なる「純物質」であるのか，想定する物質と何らかの物質との「混合物」であるのかという事実自体も，本来容易には認定することができないものである。本件生成物は，ＭＴＦＢＡと他の何らかの物質との混合物ではなく，ＭＴＦＢＡとは異なる純物質である，と認定するのが合理的である。ア　純粋な物質の融点は一般に狭い温度幅（通常１℃くらい）であるのに対し，不純な物質の融点は，しばしば広い温度幅を持ち，しかも，純物質の融点よりも低いことが，化学常識である。本件生成物が混合物である場合には，純粋な物質よりも融点の温度幅が広くなっているはずである。ところが，本件生成物の融点範囲は「９８～１０１℃」で３℃であるのに対し，ＭＴＦＢＡの純物質の融点範囲は「１１５－１１７℃」で２℃であるというのであるから，本件生成物は，融点の高低においては，純物質より低く，上記不純物としての要件を満たしているものの，融点の温度幅においては，純物質に比べて格別広くはなく，上記不純物の要件を満たしていないことになるのである。
イ　化合物を特定し確認するために，融点を測定しようとする場合，当該化合物を精製することは，化学技術者であれば当然に行う操作である。現実に先願明細書の参考例１においても，２度の再結晶工程を経ており，融点の測定前に現実に精製を行っている。このような精製工程を経ているにもかかわらず，融点が一致しない物質は，異なる純物質と認定されるべきである。
ウ　先願の出願人は，先願明細書に基づいて分割出願を行い，先願明細書にＭＴＦＢＡとして記載されているのと同一の物質を独立に特許請求の範囲に記載した特許出願を行っている（甲第１３号証）。特許請求の範囲に記載するに足りる特定された物質としては，それが他の不明の物質との混合物であってよいはずがない。先願発明の発明者らは，当該物質を純物質として把握していたことが明らかである。
エ　仮に，本件生成物がある物質とこれとは別の他の物質との「混合物」であるとしても，ある物質と融点が大きく異なり，そのため，他の物質を少量でもなく含むと考えざるを得ないときは，物質としては異なるものと判断するのが化学常識である。本件生成物がこのような混合物であることを認定しながら，ＭＴＦＢＡと同物質であると認定することは，それ自体で明白な誤りである。オ　審決は，「多少の４－メトキシ体を含むことがあるとしても」（審決書１５頁３１行～３２行）として，４－メトキシ体の混入量が少量であり，少量の不純物が混入しているにすぎないかのような認定もしている。しかし，前記１５℃もの融点の差異は，混入している不純物が少量である場合のものとは，基本的に異なるのである。
そもそも，不純物が混入しているのか否か，混入しているとして，その混合している不純物が異性体である４－メトキシ体であるか，それ以外の不純物かなどは，厳密に検証してみなければわからないはずのことである。ところが，審決は，何らの検証もすることなく，融点の異なる理由が他の物質との混合物であると安易に断定し，しかも混入している物質が４－メトキシ体であると根拠もなく断定しているのである。
カ　審決は，（ⅲ）工程の出発物質であるアミド体の融点は純物質の真の値であるとも認定している（審決書１３頁１１行，２９行～３０行）。本件生成物を混合物とした認定は，アミド体を純物質であるとした上記認定と矛盾する。
先願明細書に記載された(ⅲ)工程の「１８規定硫酸１５０ｍｌを加え３．５時間１００℃に加熱」という穏和な条件下では，純物質であるアミド体から出発しながら，得られるＭＴＦＢＡが異性体となったり，メトキシ基が切れて他の物質になったりすることなどはあり得ない。したがって，この場合，得られた目的物は，異性体との混合物になることも，異性体ではない副生物との混合物になることもあり得ない。


先願明細書のシアノ体からアミド体に至る反応（（ⅱ）工程）で目的物が実際に得られ，得られた３－メトキシ体であるアミド体の融点が真の値に合致しているというのであれば，そのアミド体は純物質であるはずであり，（ⅲ）工程で純物質である３－メトキシアミド体から導かれる「目的物」は，４－メトキシ体との混合物であるはずがない。この場合は，得られた目的物は純物質である，としなければ一貫しないのである。
(3)審決は，「元素分析値に基づく組成も(ⅲ)工程の生成物がＭＴＦＢＡであることを支持している」（審決書８頁２６行～２７行）と述べる。しかし，これは誤りである。
ア　元素分析値による「組成」は，物質の構造を示すものではなく，ＭＴＦＢＡであることの傍証にしかなり得ない。
本件生成物の元素分析値は，それが純物質であると仮定しても，その組成式における炭素と水素の比が８：５であり，その分子量が２０６の整数倍に近いことのみを示すにすぎず，これだけでは，例えば４－メトキシ体などの異性体との区別はできない。本件生成物の主成分は，実はＭＴＦＢＡではなく，その異性体である，という可能性もある。元素分析の数値を根拠に本件生成物をＭＴＦＢＡであると認定することは誤りである。
イ　元素分析によって組成を同定するためには，そもそも被検物質が混入物を含んでいてはならない。審決の認定するように，融点が１５℃も下がる程度まで不純物を含んでいる混合物では，物質の組成すら同定できず，元素分析などは意味がない。
(4)審決は，「続く参考例２における製造工程により，順次中間原料を経て最終的に３－メトキシ体から製造されるべきＤＦＱ及びそのエチルエステルを得ているのであるから，先願明細書参考例１の(ⅲ)工程により製造されるカルボン酸は，・・・実質的に目的物である３－メトキシ体のＭＴＦＢＡが製造されているといえる。」（審決書１５頁２８行～３３行）と述べて，先願明細書の参考例１に１，２，３，４－テトラフルオロベンゼンを原料としてＭＴＦＢＡが，さらに，参考例２に，そのＭＴＦＢＡを原料としてＤＦＱが，それぞれ実際製造されたと認められる程度に記載されているとし，これらの一連の経路に従って目的物を製造する場合，その途中の化合物が製造できなければ最終段階にまで到達し得ないのであるから，ＤＦＱが実際製造できたと認められることは，その途中段階の(ⅲ)工程の目的物はＭＴＦＢＡであることを示している，旨を述べている。しかし，上記の点は，本件生成物がＭＴＦＢＡであることの根拠とはなり得ない。ア　審決は，本件生成物が，ＭＴＦＢＡと４－メトキシ体との混合物であると認定している。このようなＭＴＦＢＡと融点が異なる混合物を原料として，数工程を経てＤＦＱが最終的に得られたとすれば，そのように最終的に得られたＤＦＱの融点等の特性も，本件訂正明細書に記載されたＤＦＱの真の値と一致しないはずである。出発物質の物性が異なりながら，最終生成物の物性が一致するなどというのは，極めて不自然なことであるからである。
先願明細書における本件生成物と，訂正明細書における生成物とを対比すると明らかなとおり，ＭＴＦＢＡの原料としてのアミド体，及び，ＭＴＦＢＡを原料として一連の製造工程の結果として得られるＤＦＱの各融点については，先願明細書における値と本件訂正明細書における値とで実質的に差がないことから，これらは純粋な物質同士の同一物という関係にあるものとみて差し支えない。ところが，肝心のＭＴＦＢＡについては，その融点が互いに異常に異なっている。アミド体の融点については先願明細書における値と本件訂正明細書における値，さらに実験記録（甲第２１号証）の値とも一致するので，先願明細書のアミド体は，異性体との混合物ではなく，純物質である，と考えざるを得ない。純物質のアミド体を出発物質として得られたＭＴＦＢＡは，当然純物質のＭＴＦＢＡであるはずであり，その融点も本件訂正明細書のものと一致しなければならない。ところが，先願明細書の記載では，純物質のアミド体から出発したにもかかわらず，得られたのは，なぜか，異性体との混合物としてのＭＴＦＢＡである，ということになる。これらの物質が先願明細書に記載された一連の操作で製造されているとするならば，前後の物質が純物質でありながら，中間にあるＭＴＦＢＡのみが混合物である理由については，全く説明がつかないのである。このような先願明細書の不合理な記載からすると，実際には，同明細書に記載された工程どおりには物は製造されておらず，そこに記載されているのは，別工程で得られた物質の特性等を借用したものである可能性が高い，ということができる。先願明細書の記載は信ぴょう性を欠くものである。イ　審決の上記認定判断は，１，２，３，４－テトラフルオロベンゼンからＤＦＱに至る製造方法が先願明細書に記載された手段しかあり得ないことを前提としたものであり，誤っている。
既に述べた先願明細書のアミド体とＭＴＦＢＡとの融点に関する矛盾，及びＭＴＦＢＡとＤＦＱとの融点に関する矛盾，の双方からみて，先願明細書のアミド体，ＭＴＦＢＡ及びＤＦＱは，先願明細書とは異なる製造方法によってそれぞれ別々に製造されたものか，若しくは，実際には製造されていないものを，便宜上，一連の方法で製造されたかのように先願明細書に記載したものである可能性が高い。そうでないとすると，先願明細書における融点の喰い違いの事実は，どうしても説明がつかないのである。
先願明細書の不合理な記述からすると，少なくともアミド体からＭＴＦＢＡが得られたとする記述は，事実に基づかないものであるというほかない。実際にはＭＴＦＢＡは得られておらず，そのために融点が一致しないのである，としか理解できないのである。


ウ　被告の主張において，先願明細書記載の工程でＭＴＦＢＡが得られたと考えるべき根拠とされているのは，結局のところ，原料及び反応工程の記載があることのみである。しかし，その原料（アミド体）自体が純物質であるのに，得られたＭＴＦＢＡが混合物である理由の説明がつかず，製造工程の記載も明白に誤っており，得られたはずの目的物の融点も事実とははるかに相違する，というのであるから，先願明細書にＭＴＦＢＡが記載されていると評価することはできない。被告の主張は，技術的な根拠に基づかない単なる推測にすぎない。当業者が現実に先願明細書を追試したとしても，そこに記載された方法では目的物が得られず，仮に他の方法で真のＭＴＦＢＡを得たとしても，先願明細書に記載された融点とは全く異なるため，先願明細書の物質との同一性を確認することはできない。先願明細書は，ＭＴＦＢＡの製造技術としては当業者に対し何の貢献もしていない。このような先願明細書によって後にされた特許出願の真の発明者の権利を否定するのは，どうみても特許法の趣旨にそぐわない。２　取消事由２（先願明細書にＭＴＦＢＡの合成のための中間体を製造することができるように記載されているとした誤り）
審決は，先願明細書の，シアノ体を加水分解してＭＴＦＢＡの原料物質であるアミド体を得る反応（(ⅱ)工程）についての記載中の「濃硫酸８．５ｍｌ及び水４０ｍｌを加え」という記載が適切でないものであり，先願明細書の記載どおり追試しても，その反応が進行しないことを認めながら，その反応については，「８０％程度以上の高濃度の硫酸を使用することが通常採用されている方法として技術常識であった」（審決書６頁９行～１０行，同８頁４行～６行）として，当業者であれば，訂正明細書に記載されたとおりに追試して，その反応が進行しなかったとしても，「その３０％にも満たない濃度の硫酸の記載が，この種の反応における技術常識からみて，適切でないものであることを理解して、高濃度硫酸を適宜使用することにより、該アミド体生成物の融点の記載を確認データとしつつ、過度の実験を要することなく該アミド体を製造することができたといえる。したがって、先願明細書は，ＭＴＦＢＡの製造方法における前記（ⅱ）工程のシアノ体からアミド体への加水分解反応の記載において，「濃硫酸８．５ｍｌ及び水４０ｍｌを加え」という一部の記載が適切でないものの、当業者であれば、該(ⅱ)工程の記載に基づいて、先願の出願時の技術常識を参酌することにより、そのアミド体を得ることができたといえる。」（審決書８頁７行～１８行）と判断した。しかし，この判断は，誤りである。
(1)審決は，「８０％程度以上の高濃度の硫酸を使用することが通常採用されている方法として技術常識であった」と認定し，「３０％にも満たない濃度の硫酸の記載が、この種の反応における技術常識からみて、適切でないもの」であり，当業者には「濃硫酸８．５ｍｌ及び水４０ｍｌを加え」の記載が誤記であることが理解できると判断した。しかし，この判断は，誤りである。ア　芳香族ニトリルを芳香族アミドに変換する反応においては，高濃度の硫酸のみならず，「水」や「希硫酸」（４Ｎ，すなわち２０％硫酸），さらには酸以外のものも使用されている（甲第１０号証，第１４ないし第１６号証）。審決は，ニトリルを加水分解してアミドに変換するためには濃硫酸を用いることのみが唯一可能な手段であり，希硫酸でニトリルを加水分解することが常識に反すると一方的に思い込んでいる点で，技術常識自体を誤認しており，基本的に誤っている。ニトリルのアミド化は濃硫酸による，ということは技術常識である，ということはできないのであるから，先願明細書中の(ⅱ)工程において希硫酸でニトリルの加水分解を行っているとの明確な記載を，直ちに，誤記であるとか，常識に反するなどと当業者が理解することはあり得ない。イ　仮に，ニトリルを濃硫酸によって加水分解を行ないアミドに変換する技術がよく知られているとしても，そのような知見がすべてのニトリルの加水分解反応に当てはまるわけではない。
化学反応においては，目的外の反応が起きる反応条件を避け，選択的に所望の反応のみが生起するように反応条件を選ぶこともまた，技術常識である。メトキシ基を有する芳香族ニトリルについて，濃硫酸は化合物中に存在するメトキシ基を開裂させる性質があること，メトキシ基を有する芳香族ニトリル化合物の濃硫酸によるアミド化反応を失敗とし，カセイカリ水溶液によるアミド化を成功としていることも，他方で知られている（甲第１１，第１２号証）。先願明細書に記載された(ⅱ)工程において希硫酸を用いるとの記載は，濃硫酸の採用をあえて避けて選択した反応条件であるとすら理解することができるのである。当業者にとって，メトキシ基を開裂させることなしにニトリルを加水分解する条件の選定は難しく，被告が一般的な技術常識と主張する単純な加水分解の技術は，当然のこととして本件に当てはめることができる，というわけのものではない。
先願明細書に記載された(ⅱ)工程において，メトキシ基を有する芳香族ニトリルであるシアノ体の加水分解を希硫酸で行ったとの記載を，直ちに，誤記であるとか，常識に反するなどと当業者が理解することはあり得ない。ウ　先願明細書に記載された(ⅱ)工程は，その追試を行なわなければ，反応が進行しないことなどは分からなかったのであり，その記載を見ただけで直ちに，誤記があるとか，技術常識に反する記載があるとかいうことを読み取ることができるものではない。
追試において反応が進行しないことが分かったとしても，反応が生起しない原因が，上記のとおり，「濃硫酸８．５ｍｌ及び水４０ｍｌを加え」の部分にあるのか，それとも，温度条件，反応時間，試剤の濃度・比率などの他の反応条件にあるのか，などは，追試者にとって全く分からないことである。先願明細書に記載された(ⅱ)工程においては，ニトリルと濃硫酸をモル比１対２の割合で反応させている。一方，審決が挙げた周知技術においては，濃硫酸の原料のニトリルに対する割合は，モル比で数倍～１０数倍もの量であり，そのモル比で(ⅱ)工程を追試すると，その大半はメトキシ基（ＯＭｅ）が分解してしまい，目的のアミド体は極めて悪い収率でしか得られない（甲第１８号証の１，２）。そのため，先願明細書に記載された(ⅱ)工程においては，濃硫酸の原料のニトリルに対する使用割合を小さくするという特殊な条件を選択してメトキシ基の開裂を避けたものとも理解することができる。


しかし，そのような理解ができるとしても，やはり，メトキシ基を有する芳香族ニトリルであるシアノ体の加水分解の反応条件が特殊であり，その設定が容易ではないことは，明らかである。結局，先願明細書に記載されているところを追試しようとする場合には，それらの条件の全部を設定し直して一々反応をさせてみないと所期の反応が起きるかどうかが分からないのであるから，先願明細書には，アミド体を得る手段が当業者にとって追試が可能なようにに記載されておらず，したがって，そのアミド体を原料とするＭＴＦＢＡの製造工程も開示されていない，というべきである。
そもそも開示が不十分であるのに，誤記があるとか，技術常識に反する記載があると当業者が把握することはないというべきである。エ　当業者が，「濃硫酸８．５ｍｌ及び水４０ｍｌを加え」との先願明細書の記載が誤りであるなどとは，ましてや，その「水４０ｍｌ」の記載部分のみが誤りであるなどとは，当然には受け取らないことは，上記のとおりである。先願明細書に記載された条件から水４０ｍｌを除いた条件のみが技術常識であることが示されている文献などは全く存在せず，これが技術常識であるとする根拠はどこにもない。そのような知見は，審判の経過において出願人に問い合わせることによって得られた回答によって初めて分かった事柄である。審決は，要するに，先願明細書の記載を無視した上，明細書からも出願当時の技術文献からも分からない，いわば「出願人の主観的な事情」を，先願明細書の記載に置き換えて実施可能性を認定したものである。このようなことは，特許法２９条の２の趣旨から許されない。出願人に照会しなければ明らかとならない事項が出願当時の技術水準であるなどということは，およそあり得ることではない。審決が出願後に現れた先願発明の出願人の主観をもって先願明細書の記載を補ったことは，明らかな違法である。
先願発明の出願人は，上記審尋に対する回答において，先願明細書の参考例１について，その記載どおりではアミド体の合成ができないことを明言し，「水４０ｍｌ」の記載のみを，「勘違い」をして実験記録の欄外の記載を誤って記入した誤記であったとしている。しかし，このようなアミド化反応を濃硫酸で行うことが当業者の「常識」であったのなら，当業者である出願人がそのような「勘違い」をし，実験記録の欄外の記載を誤って記入したなどということは，極めて不自然であり，上記説明は，到底納得し難いものである。さらに，出願に当たっては発明者を含む技術者のチェックを経るのであるから，そのような「常識」に反する誤記が見過ごされたというのも不自然である。
仮に，先願明細書の記載が，競業者に追試できないようにするために，悪意によってノウハウ部分を隠蔽した実施不能な記載とされていたとしたならば，そのような先願明細書について，後の事情でその補充が許されることが認められるはずがない。
このように，先願明細書の記載は，その誤記であるとする理由が出願人の故意によるか過失によるかはともかく，客観的にはこれによって実施することは不能である。そのような実施不能の記載をもって，実際に実施可能である後願の発明を排除することは許されない。
オ　当業者であれば，「濃硫酸８．５ｍｌ及び水４０ｍｌを加え」との記載（希硫酸を使用するとの記載）が適切でないことを理解して濃硫酸を適宜使用することでアミド体を得ることが可能であったとの審決の認定は，先願明細書の記載が客観的に誤っていることを認めておきながら，先願明細書に記載のない濃硫酸を使用すればアミド体が現実に得られるという事実について明らかにしていない点においても，「メトキシ基を有する本件ニトリル化合物」について希硫酸を使用することが技術常識に反するのか否かについて全く検討していない点においても，不備がある。これらの点についての主張立証責任は被告にある。審決は，少なくとも，必要な判断を経ないで結論に至っており，取り消されなければならないことは，明らかである。
先願明細書について，希硫酸を用いるのではなく，濃硫酸を用いればアミド体が得られることを上記審尋に対する回答書によって認定したものであるとするならば，先願の出願後明らかにされた先願出願人の主観的事情に基づいて認定していることになり，その違法は更に明白である。
(2)審決は，「該アミド体生成物の融点の記載を確認データとしつつ、過度の実験を要することなく該アミド体を製造することができたといえる」（審決書８頁１１行～１３行）として，アミド体の融点を確認データとして用いることにより，アミド体の製造ができる，と述べている。先願明細書に記載されているアミド体の融点（１３０～１３３℃）の値は，真の値（１３１～１３３℃）に近いので，その値がアミド体の生成の確認データとなる，というのである。しかし，アミド体の融点を確認データとすることができるとの上記判断は，本件生成物が「混合物」であるとした審決の認定と矛盾する。審決はアミド体から更に生成される本件生成物の融点が，実際のＭＴＦＢＡの融点と著しく異なっているという先願明細書の記載の大きな矛盾点を看過しているか，若しくは無視している。もし，本件生成物が審決の認定するような混合物であるなら，その前段のアミド体も正体不明の混合物であり，たまたまその融点が客観的なアミド体の融点と一致したとしか解釈のしようがない。そのようなデータを確認データとして，過度の実験を要することなくアミド体を製造することができた，などということはできない。
(3)特許法２９条の２における発明の同一性の認定は，後願の特許請求の範囲に記載された発明と，先願明細書に記載された発明との忠実な対比によって行うべきである。先願明細書に記載された発明と後願の発明とを比較しても同一性が認定できない場合に，先願明細書の記載内容を離れ，先願明細書の記載内容を無視したり，先願明細書に記載のない事項を補ったりしてその同一性を認定するのは，特許法２９条の２の趣旨に反する。
ア　特許法第２９条の２の後願排除力が認められる先願発明というためには，当該発明が「完成された発明」として先願明細書に記載されていなければならない。
「完成された発明」というためには，
①　当該明細書の記載や当時の技術水準から当業者において反復実施できなければならない（以下，「反復実施可能性」という。），②　実験結果等の裏付けがあって初めて発明が認識できる技術分野にあっては，その裏付けとなる実験結果が出願時の明細書に十分記載されていなければならない（以下，「客観性」という。）
③　構成等が具体的に記載されていなければならない（以下，「具体性」という。）
という三つの要件が必要である。


先願明細書には，誤記があるため，これをそのまま追試しても本件生成物を全く得ることができない。本件生成物は，少なくとも「反復実施可能性」及び「客観性」の要件を満たしておらず，「完成された発明」ということができない。「反復実施可能性」を検討するに際しては，明細書の記載のほか，当時の技術水準を斟酌することができる。しかし，明細書に誤記がある場合にまで，この原則をそのまま適用することはできない。法２９条の２は，例外規定であるから，その適用は厳格になされなければならないからである。本件で問題となっている化合物の分野では，ある場面の技術常識は他の技術常識と相矛盾するか，そのままでは適用できないことがしばしば見受けられるため，明細書に何らかの記載があれば，当業者はそれに従って追試を行うのであり，一見して明白な誤記でない限り，当業者は誤記の存在を認識することなどできない。このため，先願明細書に記載された製法に忠実に従って実施できるか否かが検討されなければならないのである。先願明細書の記載内容を離れ，先願明細書に記載のある内容を無視したり，先願明細書に記載のある事項を記載のない事項に置き換えて実施可能性を認定することは，実施可能性を欠く先願明細書をもって，本件訂正発明の特許性を否定するものであって，誤りである。
イ　仮に誤記を訂正して解釈してよい場合があるとしても，それは無条件でよいはずはなく，いかなる場合にそのような認定をし得るのか，その基準と許される範囲を確定し，本件の誤記は当該範囲内であるからこれが許される，とする合理的な論理が必要である。後になって誤記であることが客観的に明らかになれば，いかなる場合にでもその記載内容と異なる内容を認定してよいというのであれば，著しく法的安定性を害する上，正しい記載をした後願発明者の犠牲の下に不適当な記載をした悪しき先願発明者を保護することにもなるからである。どのような誤記であれば明細書の記載と異なる認定が可能であるのかの基準を確定しなくては，当該誤記をどのように扱うのかを決しようがない。
原告らは，この点について，審判の審理において特許法２９条の２の引用発明の解釈において誤記として許容される範囲は，誤記の訂正として訂正が認められる範囲と同様と解釈すべきであり，真実の製造方法とされるものが，先願明細書の記載から直接的かつ一義的に導き出せるものでなければならない，と指摘した。それにもかかわらず，審決は，当該争点があることは認めながら（審決１４頁１４行～２２行），この点についてなんら判断することなく，誤記を訂正した内容が当然に真実の記載内容となるものであることを前提に，先願明細書の記載内容を認定した。このことは，重要な法律解釈について判断を遺漏し法令の解釈を誤ったものというべきである。
ウ　先願明細書を客観的にみると，ＭＴＦＢＡを実際に製造するに当たり①目的物を得るために必要不可欠な新規な中間物質に至る製造工程の記載，②目的物質の同定のために最も重要な指標である融点の記載，という極めて重要な部分において，記載が誤っている。このような産業の発展に何ら資することのない先願明細書の記載によって，正しい技術を初めて世に開示した後にされた特許出願を排除することは，特許法第２９条の２の趣旨に反する。
仮に，当業者が，「誤記」であるとする部分を修正して濃硫酸を使用し，ＭＴＦＢＡを得る過程を正しく追試したとしても，これによって得られた物質の融点が記載された融点と異なっていれば，得られた物質をＭＴＦＢＡと同定することはできない。当業者には，反応が正しかったのか否か，得られた物質がＭＴＦＢＡなのか否かが全く分からないのである。
このような先願明細書の記載は，あえて当業者が明細書の追試をすることができないように記載したとの疑問さえ生じるものであって，およそ当業者に技術を開示すべき特許明細書の記載としては極めて不適切なものである。このような先願明細書に特許法第２９条の２が規定する後願排除力を認めるとするならば，正しき後願の出願人の犠牲の上に悪しき出願人を保護することに帰し，特許法の趣旨に反する結果となることは，明白である。
第４　被告の反論の要点
審決の認定判断は正当であり，審決に，取消事由となるべき誤りはない。１　取消事由１（先願明細書の参考例１に記載された物質がＭＴＦＢＡであるとした誤り）について
(1)原告らは，先願明細書の参考例１に記載された工程によって得られた本件生成物の融点は，ＭＴＦＢＡの融点より低く，また，融点範囲の幅が小さいから，実際にはＭＴＦＢＡではなく，別物質であると主張する。ア　融点の一致は，確かに，化学物質の特定の有力な手段である。しかし，結局のところ一手段にすぎない。融点及びその幅のみをもって化学物質の異同を判断するのは，正しくない。
一般に，化学反応により製造された化学物質は，程度の差はあれ望まれない成分である不純物をも含むものであり，そのような不純物の混入した化学物質は，純粋な化学物質よりも融点が低下することが知られている。融点が相違することのみをもって目的物と相違するとされるものではない。また，不純な物質の融点幅は，常に広いというものではない。融点の低下の程度からその混入量が一義的に決まるというわけでもない。
原告らの主張は，常に，純粋な物質は狭い温度範囲で融解し，不純な物質の融点は広い温度範囲を持ち，しかも純物質の融点よりも低い，ということを前提とするものであり，その前提において既に誤りがある。先願明細書の参考例１には，最終的に無色針状晶の結晶が得られたこと，その元素分析値も求められていることが記載されているのであるから，参考例１において何らかの化学物質が得られたことは明らかである。そして，参考例２でその化学物質を原料として最終物質であるＤＦＱが製造されていることからすれば，中間段階のその化学物質はＭＴＦＢＡであるということができる。イ　原告らは，審決が，本件生成物を，その融点がＭＴＦＢＡのものとは異なるにもかかわらず，ＭＴＦＢＡと認定するに当たり，融点が異なるのは，３－メトキシ体であるＭＴＦＢＡにその異性体である４－メトキシ体が混入したためである，と断定したことは誤りである，と主張する。