一　弁護人は、被告人の公判廷供述を前提に、被告人は、Ａに対しては強固な殺意を有していたものの、Ｃ及びＢに対しては強固な殺意はなく、また、Ｂが被告人の攻撃から逃れた後は、Ｂ及びＣに対してそれ以上の攻撃を加える意思を喪失していたのであるから、Ｃの死を確信したり、Ｂの死を期待ないし意欲していたものではない旨主張するとともに、「Ａ殺害の発覚を防ぐため、Ｃ及びＢに対しても強固な殺意があった」旨の、また、「海に落ちたＢや深手を負ったＣの死を望んだ」旨の、被告人の捜査段階の供述の信用性を論難して、量刑上重要な事実について争うので、以下、検討する。
二　Ｂ及びＣに対する強固な殺意について
１　被告人の供述を除く関係各証拠によれば、次の客観的事実が認められる。（一）　被告人のＣ及びＢに対する刺突行為は、海上で操業中の、比較的小型の船上で、被告人から攻撃を受けることなど全く予想せず、それぞれの作業に没頭していた被害者を、一人ずつ、船尾に呼び寄せ、被告人に背を向けるように仕向けた上、背後から、隠し持った、刃体の長さ約八センチメートルの切り出しナイフで、いきなり切り付けるという態様である。
（二）　被告人の刺突行為により、Ｃは、後頸部正中付近から左下肋部付近まで達する長さ約三六センチ、創洞の深さ約六センチメートルの切創を始め、頭部、頸部、後背部等身体の枢要部に合計一〇か所の創傷を、また、Ｂは、前頸部下端、胸部右側、右大腿上端の合計三か所に、いずれも創洞の深さ約三・五センチメートルの刺創を、それぞれ受けた。
２　右客観的事実によれば、被告人は、全く無防備のＣに対し、身体の枢要部目掛けて、鋭利な刃物で、力を込めて、執拗に攻撃を加えているのであるから、被告人が、Ｃに対して、強固な殺意を有していたと認めるのが相当である。また、Ｂの創傷は、いずれも致命傷となるものではないが、Ｃに対するのと同様、全く無防備のＢに対し、身体の枢要部目掛けて、鋭利な刃物で、複数回攻撃を加えているのであるから、Ｂに対しても、強固な殺意を有していたと認めるのが相当である。
３　この点について、被告人は、捜査段階で、次のように供述するところ、既に見た被告人の客観的行為自体に照らし、信用性は高いというべきである。（一）　とにかく、私は、Ａを殺したことが誰にもばれないようにするためにＣも殺そうと思い、Ｃの後ろ側からＣの首付近をねらってナイフで切り付け、突き刺した。私はナイフを振り下ろすようにしたので、ナイフはＣの体に突き刺さったこともあり、また、体を切り裂いたこともあったと思う。ともかく、Ｃを殺そうと思って、何度もナイフをＣの頭や首や背中などに突き刺したり、切り付けたりした（乙五六）。
（二）　Ｃがブリッジの前のドーロマの方に逃げて行ったころ、網も上げ終わって、Ｂの作業も終わっており、このままでは私がＡやＣを襲ったことがばれてしまうので、その前にＢを殺そうと思い、Ｂを「Ｚ丸」の後ろに呼んでブリッジの操縦席の所に立たせ、Ｂを殺すつもりで後ろから右手に持ったナイフで首をねらって突き刺した。Ｂはすぐに右回りで私の方を向き、ドーロマの方に逃げていった。その間に私は何度かＢに向かってナイフを突き刺した（乙五八）。４　これに対し、被告人は、公判廷において、次のように供述する。（一）　海に沈んでいくＡを見て、大変なことをしてしまったなと思った。でも、まだその時点では、ＢもＣもいるので、その先からの行動は、どうしたらいいものかという、そういう心境だった（第六回公判）。
（二）　Ｂを刺すまでは自分でも本当に頭も真っ白状態で、その刺す直前までは本当に自分でもどうしたらいいのか、どうしたらいいのかという気持ちでいた。Ｂを刺すときも憎しみを込めて力を込めて刺したわけではない（第九回公判）。５　しかし、この公判廷供述は、前記１の客観的事実に照らし、到底、信用できず、これを前提とする弁護人の主張も、採用できない。６　以上により、被告人が、Ｃ及びＢに対しても、強固な殺意を有していたとの事実を認定した。
三　Ｃ及びＢの死の結果に対する期待ないし意欲について１　被告人の供述を除く関係各証拠によれば、次の客観的事実が認められる。（一）　Ｃは、被告人の刺突行為により、前記のとおり合計一〇か所の創傷を負い、発見又は病院搬送が少しでも遅れていれば確実に出血多量により死に至っていた状況にあった（甲一五）。
（二）　また、被告人は、凶器として用いた切り出しナイフを持ったまま、小型船「Ｙ」に乗り移ろうとしている。
２　この点について、被告人は、捜査段階で、次のように供述する。操縦席に行って、ギアを小刻みに操作しながら、少しずつＺ丸を後退させ、後ろの方を向いてＤの小型船「Ｙ」を呼んだ。ＣとＢは、ドーロマのネットローラーの付近に立って、後ろを見ており、小型船「Ｙ」が見えると、Ｂも「おーい、おーい。」と呼んでいた。このとき、私は、とても怖い気持ちになっており、とにかく早くこの場を去りたいという気持ちでいっぱいであり、前に行ってＣとＢにとどめを刺そうという気持ちにはならなかった。かといって、自分のしたことを後悔し、ＣとＢを助けようと言う気持ちもなかった。二人が私に刺された傷で死ぬなら死んでもいい、とにかくこの場から離れたいという気持ちだった。小型船「Ｙ」に乗り込むと、Ｂが海に落ちて浮いているのが見えた。Ｂはしばらく海に浮かんであっぷ、あっぷしていたが、そのうちに沈んでいった。私は、別にＢを追いかけて小型船「Ｙ」に飛び乗ろうとしたわけではないが、Ｂを助ける気もなかったので、Ｂが沈むのを何もせずに見ていた。怖くなってとどめを刺すのはやめたものの、ＢやＣが死んでしまえば私の目的は果たしたことになる（乙五八）。
３　被告人のこの捜査段階の供述内容は、前記認定の、被告人がＣ及びＢに対して強固な殺意を有していた事実、前記１認定の客観的事実とよく符合している上、「『Ｙ』に乗り移ってから、Ｂから抵抗された場合に備えてナイフを持っていた。」との公判廷での供述（第七回及び第九回公判）と合致しており、信用性が高いというべきである。


４　これに対し、被告人は、公判廷で、次のように供述する。（一）　Ｃをそのまま置いておいて死んで欲しいという、そういうような気持ちは持っていなかった（第四回公判）。
（二）　Ｂを刺したときも、死んでくれればいいとかそういう気持ちはなかった。小型船「Ｙ」が迎えに来て乗り移るとき、二人をこのまま残して行けば救助されて助かるかなと思っていた（第九回公判）。
５　しかし、この公判廷供述も、前記認定の被告人がＣ及びＢに対して強固な殺意を有していた事実、前記１認定の客観的事実に照らし、到底、信用できず、これを前提とする弁護人の主張も、採用できない。
６　以上により、Ｂが被告人の攻撃から逃れた後も、被告人が、Ｃ及びＢの死の結果を期待ないし意欲していたとの事実を認定した。
四　完全犯罪を目論んだとの点について
１　なお、弁護人は、具体的な事実を挙げ、被告人が本件犯行に先立って取った行動は、本件犯行そのものや本件犯行が被告人によることの発覚を防ぐ、いわゆる「完全犯罪」を遂行するための緻密な計画とはおよそいえないと主張し、「本件各犯行は、極めて周到な準備と入念な計画の下、完全犯罪を企図して巧妙に計画・遂行されたものである。」との検察官の論告を批判するとともに、完全犯罪を企図したとする被告人の捜査段階の供述、とりわけ、海上保安官作成の供述調書の記載の信用性を論難する。
２　確かに、完全犯罪、すなわち、被告人の犯行であることが発覚しないことを目論んだとの点が、客観的にはかなり杜撰なものであることは、弁護人指摘のとおりである。しかし、被告人が、Ａのみならず、ＣやＢに対しても強固な殺意を有していたことは、既に述べたとおり、客観的証拠のみによっても明らかであるところ、被告人がＣ及びＢに対しても強固な殺意を抱いた動機としては、Ａ殺害が被告人の犯行であることの発覚を防ぐためであると理解するのが相当であり、被告人の意図の中では、完全犯罪を目論んでいたと理解するのが相当である。３　よって、これと同旨の被告人の捜査段階の供述の信用性を論難する弁護人の主張は、採用できない。
４　なお、本件において、被告人による完全犯罪の目論見が客観的に杜撰であったことと、被告人が、Ａら殺害に向けて、綿密、周到な計画、準備を遂行したこととは、もとより、矛盾するものではない。
（量刑の事情）
一　本件は、海上で夜間操業中の、三名の被害者が乗り組む漁船に乗り込んだ被告人が、隠し持っていた切り出しナイフを用いて次々と切り付けるなどし、二名を殺害し、一名に重傷を負わせた、殺人、殺人未遂の事案であって、その罪質自体、極めて重大である。
二　Ａの殺害を決意するに至った経緯を見ると、被告人は、Ａに対して五〇〇万円もの多額の借入金残高を抱え、毎月二〇万円を返済すべき債務を負っていたところ、Ａから、約束どおり借金を返済できなかった場合には、被告人所有の漁船を差し出す旨の念書の作成を求められたことから、その当てがなかったにもかかわらず、自分の方から、半月後に二〇〇万円を、更にその一か月後に残りの三〇〇万円をまとめて返済すると約束してしまい、その後、具体的な金策等を行うこともなく、自ら定めた半月後の返済期日の前にＡを殺害して漁船を失うことを免れようと考えたものであって、極めて短絡的かつ利欲的で身勝手な動機に基づく犯行である。被告人は、かつて、四〇〇万円を約束どおり返せなかったことがあり、Ａがそのような念書の作成を求めたことは、債権者の行動として、特に責められるべきものではない上、本件犯行直前の状況を見ると、Ａは、被告人の求めに応じて被告人を「Ｚ丸」に乗船させ、網を入れる場所について被告人に助言を求め、現に被告人の助言に従って「Ｚ丸」を移動しているのであって、何ら険悪な雰囲気にはなく、Ａを殺害した被告人の動機に酌むべきものは全くない。また、被告人は、Ａ殺害が発覚するのを防ぐため、日頃からＡの漁船に同乗しているＢをも一緒に殺害しようと決意し、さらに、犯行直前には、たまたま同乗していたＣについても、同じ理由から殺害しようと決意したものであって、もとより、Ｂ及びＣ両名にも、被告人に殺害されなければならない落ち度は全くなく、被告人がＢ及びＣを殺害しようとした動機には酌むべき事情は全くない。三　本件犯行の態様を見ると、まず、被告人が選んだ犯行場所は、海上で夜間操業中の比較的小型の漁船の甲板上という、逃げ場のない場所であるところ、被害者らは、いずれも被告人の攻撃を全く予想しておらず、いきなり、被告人の切り出しナイフによる攻撃を受けた、無防備の被害者らは、甲板上で刺殺されるのを待つか、肉体的・精神的に手負いの状態で海中へ逃れ、溺死するしかないのであって、このことは見えやすい道理で、被告人としても十分に認識していたと認められるのであるから、このような場所を殺害の現場として選んだ、そのこと自体、被害者の生命を軽んじる、極めて悪質な態様であるといわざるを得ない。そして、被告人は、Ａ及びＢ殺害を決意するや、自ら、犯行に使用する凶器などを準備する一方、知人に依頼して、Ａらに不審がられずに「Ｚ丸」に乗り込み、犯行後は逃走するための小型船を手配し、さらには、Ａに電話をかけて肝心のＡが出漁することを確認するなどした上で犯行に及んでおり、犯行実現に向けた準備・手配を、各方面に、着々と進めているのであって、極めて用意周到な計画的犯行である。
加えて、被告人は、犯行直前に「Ｚ丸」に予想外のＣが乗船していることを認め、一瞬犯行を躊躇したものの、なお、当初の計画どおり、Ａ及びＢを殺害し、さらにＣも殺害しようと決意し、犯行に及んだものであって、三名に対する強固な殺意が認められる。
そして、被告人は、刃体の長さ約八センチメートルの鋭利な切り出しナイフで、Ａに対しては、後方から左上背部に力一杯突き刺し、その後、多数回にわたり頭部、胸部、頸部等を突き刺すなど、一突きでも致命傷になるような創傷を何度も連続的に加え、その場で即死させるに至ったものであり、その殺害方法は執拗で、残虐である。


平成１６年(ワ)第３６４０号　特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日　平成１６年１０月１２日
判　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　株式会社ニプロン
訴訟代理人弁護士　　　松本理
中山正隆
泉秀昭
板村丞二
門脇隆宏
補佐人弁理士　　　　　柳野隆生
森岡則夫
被　　　　　　告　　　デンセイ・ラムダ株式会社
訴訟代理人弁護士　　　杉本進介
訴訟代理人弁理士　　　牛木護
清水榮松
補佐人弁理士　　　　　外山邦昭
主　　　　　　　文
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
１　被告は、別紙物件目録記載の無停電性スイッチングレギュレータを製造し、輸入し、譲渡し、譲渡のために展示してはならない。
２　被告は前項の無停電性スイッチングレギュレータを廃棄せよ。３　被告は第１項の無停電性スイッチングレギュレータについて記載してあるパンフレット、カタログ類を廃棄せよ。
４　被告は、原告に対し、１億５７５０万円及びこれに対する平成１６年４月１３日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
１　本件は、後記２(2)の特許権を有する原告が、被告の製造販売する無停電性スイッチングレギュレータは同特許権に係る特許発明の技術的範囲に属し、その製造販売等は同特許権を侵害すると主張して、特許権に基づく無停電性スイッチングレギュレータの製造譲渡等の差止め、無停電性スイッチングレギュレータ及びそのパンフレット等の廃棄、及び特許権侵害による不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
２　基礎となる事実（争いがある旨又は認定に供せられる証拠を記載した部分以外は、当事者間に争いがない。）
(1)　当事者
ア　原告は、各種電源機器、各種電子応用機器及びそれに類する周辺機器の製造を業とする株式会社である。原告の旧商号は、「株式会社日本プロテクター」であったが、平成１３年２月２１日、商号を変更して現商号となった。イ　被告は、コンピュータ機器、通信機器等の電子機器及びその関連する電子・機械装置並びにその周辺機器及び部品の製造、販売及び輸出入、発電装置、電源装置、充電装置等の電気機械器具の製造、販売及び輸出入を業とする株式会社である。
(2)　特許権
ア　原告は、次の特許権(以下「本件特許権」という。）を有する。特許番号　　　第３０１３７７６号
発明の名称　　無停電性スイッチングレギュレータ
出願年月日　　平成８年３月１８日
出願番号　　　特願平８－９８９８２
登録年月日　　平成１１年１２月１７日
イ　本件特許権に係る特許出願の願書に添付された明細書（後記(7)ウの補正後の明細書）の特許請求の範囲の請求項１の記載は次のとおりである（以下、出願当初の明細書（乙第１号証添付）を「出願当初明細書」といい、後記(7)ウの補正後の明細書を「本件明細書」という。また、本件明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載された発明を「本件特許発明」という。なお、出願当初明細書及び本件明細書において、特許請求の範囲の請求項は、請求項１のみである。）。「交流電源からの交流を整流する整流回路と、この整流回路の出力側に高周波トランスの一次巻線と一次側スイッチング素子とが直列に接続された、高周波トランスに対して高周波パルス電圧を発生させるための一次側回路と、前記高周波トランスの二次巻線に整流、平滑回路が接続された、負荷に対して直流出力電力を供給する二次側回路と、高周波トランスの三次巻線の巻き始め極性側と二次電池の正極側を接続し、この二次電池の負極側に定電流検出抵抗と直列ドロッパー制御用素子とを直列に接続し、これを逆流防止ダイオードのアノード側に直列接続するとともに、二次電池の両極間に充電用定電圧定電流制御回路を設けることによって、前記直列ドロッパー制御用素子の抵抗を変化させて充電中の定電圧定電流制御を行う充電回路と、前記三次巻線の巻き終わり極性側と二次電池の負極の間であって、前記充電回路の充電電流路の外側に設けた、前記一次側スイッチング素子と同期して作動する三次側スイッチング素子と、前記二次電池の負極側から三次側スイッチング素子を通って三次巻線の巻き終わり端へ電流が流れることを阻止するための逆流防止ダイオードとを備え、前記交流電源の電圧が正常範囲内にある時には、前記三次側スイッチング素子がＯＮ状態であっても、前記三次巻線に誘起される電圧が二次電池の電圧よりも大であるため、前記三次巻線の巻き始めから二次電池、定電流検出抵抗、直列ドロッパー制御用素子、逆流防止ダイオードを経由し、三次巻線の巻き終わり端に電流が流れて、該二次電池が充電され、前記交流電源の電圧が低下もしくは停止すると、前記三次巻線に誘起される電圧が二次電池の電圧よりも小になるため、二次電池の正極から三次巻線の巻き始めから巻き終わり方向に向かう電流が前記逆流防止ダイオード、三次側スイッチング素子を通って該二次電池の負極に流れ、負荷に対して出力が供給されることを特徴とする無停電性スイッチングレギュレータ。」
(3)　特許発明
本件特許発明を構成要件に分説すると、次のとおりである。
Ａ　交流電源からの交流を整流する整流回路と、
Ｂ　この整流回路の出力側に高周波トランスの一次巻線と一次側スイッチング素子とが直列に接続された、高周波トランスに対して高周波パルス電圧を発生さ
せるための一次側回路と、
Ｃ　前記高周波トランスの二次巻線に整流、平滑回路が接続された、負荷に
対して直流出力電力を供給する二次側回路と、


Ｄ　高周波トランスの三次巻線の巻き始め極性側と二次電池の正極側を接続し、この二次電池の負極側に定電流検出抵抗と直列ドロッパー制御用素子とを直列に接続し、これを逆流防止ダイオードのアノード側に直列接続するとともに、二次電池の両極間に充電用定電圧定電流制御回路を設けることによって、前記直列ドロッパー制御用素子の抵抗を変化させて充電中の定電圧定電流制御を行う充電回路
と、
Ｅ　前記三次巻線の巻き終わり極性側と二次電池の負極の間であって、前記充電回路の充電電流路の外側に設けた、前記一次側スイッチング素子と同期して作
動する三次側スイッチング素子と、
Ｆ　前記二次電池の負極側から三次側スイッチング素子を通って三次巻線の巻き終わり端へ電流が流れることを阻止するための逆流防止ダイオードとを備え、Ｇ　前記交流電源の電圧が正常範囲内にある時には、前記三次側スイッチング素子がＯＮ状態であっても、前記三次巻線に誘起される電圧が二次電池の電圧よりも大であるため、前記三次巻線の巻き始めから二次電池、定電流検出抵抗、直列ドロッパー制御用素子、逆流防止ダイオードを経由し、三次巻線の巻き終わり端に
電流が流れて、該二次電池が充電され、
Ｈ　前記交流電源の電圧が低下若しくは停止すると、前記三次巻線に誘起される電圧が二次電池の電圧よりも小になるため、二次電池の正極から三次巻線の巻き始めから巻き終わり方向に向かう電流が前記逆流防止ダイオード、三次側スイッチング素子を通って該二次電池の負極に流れ、負荷に対して出力が供給されること
を特徴とする
Ｉ　無停電性スイッチングレギュレータ。
(4)　被告製品の製造販売
被告は、別紙物件目録記載の無停電性スイッチングレギュレータ（商品名「ＵＮＡ１８０－０１（６ｃｈタイプ）。以下「被告製品」という。）を製造販売している（ただし、別紙物件目録の第１図の表示態様については、後記争点(1)のとおり争いがある。）。
(5)　被告製品の構成
被告製品の構成を分説すると、次のとおりである（符号は、別紙物件目録の符号である。）。
ａ　交流電源１Ｄからの交流を整流する整流回路２Ｓと一次側平滑コンデンサ３を備えている。
ｂ　整流回路２Ｓの出力側に、高周波トランス４１の一次巻線４Ａと一次側スイッチング素子８Ａとが直列に接続された、高周波トランス４１に対して高周波パルス電圧を発生させるための一次側回路１Ａを備えている。ｃ　二次側回路２Ａは、二次側負荷回路２Ａ１と充放電回路とからなり、このうち、二次側負荷回路２Ａ１は、高周波トランス４１の二次巻線４①に、整流ダイオ－ド１９Ａ、転流ダイオード２０Ａ、平滑コイル２１Ａ及び二次側平滑コンデンサ２３Ａとからなる整流・平滑回路が接続され、負荷２４Ａに対して直流出力電力を供給する構成となっている。
次に、第２図の充放電回路図に示すように、
ｄ　充電回路は、充電用定電圧定電流制御回路１５Ａと放電防止回路１００とを備え、高周波トランス４１の巻線４②の巻き始め極性側に逆流防止ダイオ－ド１８Ａのアノ－ドを接続し、この逆流防止ダイオ－ド１８Ａのカソ－ドに直列ドロッパー制御用素子１７Ａと定電流検出抵抗１６Ａとを直列に接続し、これを二次電池１４Ａの正極側に直列に接続するとともに、二次電池１４Ａの負極側と巻線４②の巻き終わり極性側を接続し、更に二次電池１４Ａの両極間に放電防止回路１００とともに接続された充電用定電圧定電流制御回路１５Ａが、直列ドロッパー制御用素子１７Ａの抵抗を変化させて充電中の定電圧定電流制御を行う。該放電防止回路１００は、充電中の定電圧制御を行うために、二次電池１４Ａの端子間電圧を検出するとともに、充電用定電圧定電流制御回路１５Ａを構成する電圧検出用抵抗３６Ａ、３７Ａを、一次側スイッチング素子８Ａが動作しない待機時に、二次電池１４Ａから切り離して、二次電池１４Ａの保護を図る。ｅ　一次側スイッチング素子８Ａと同期して動作するスイッチング素子１１Ａは、二次電池１４Ａの正極と巻線４②の巻き始め極性側の間に、充電回路と並列して接続され、該スイッチング素子１１Ａのドレインが安定電位である二次電池１４Ａの正極側に接続されているために、そのドレインに取付けられたヒートシンクからの放射ノイズが発生しにくい構成である。
ｆ　逆流防止ダイオ－ド９Ａは、スイッチング素子１１Ａと巻線４②の巻き始め端の間に設けられ、巻線４②の巻き始め端からスイッチング素子１１Ａを通って二次電池１４Ａの正極側へ電流が流れることを阻止する構成である。ｇ　充電回路は、交流電源１Ｄの電圧が正常範囲内にある時に、スイッチング素子１１ＡがＯＮ状態であっても、巻線４②に誘起される電圧が二次電池１４Ａの電圧よりも大であるため、巻線４②の巻き始めから逆流防止ダイオード１８Ａ、直列ドロッパー制御用素子１７Ａ、定電流検出抵抗１６Ａ、二次電池１４Ａを経由し、巻線４②の巻き終わり端に電流を流すことで二次電池１４Ａが充電される。ｈ　交流電源１Ｄの電圧が低下若しくは停止すると、巻線４②に誘起される電圧が二次電池１４Ａの電圧よりも小になるため、二次電池１４Ａの正極からスイッチング素子１１Ａ、逆流防止ダイオ－ド９Ａを通って、巻線４②の巻き始めから巻き終わり方向に向かう電流が、二次電池１４Ａの負極に流れ、負荷２４Ａに対して出力が供給される構成を備えている。
ｉ　無停電電源装置。
(6)　構成要件充足性
ア　被告製品の構成ａは、本件特許発明の構成要件Ａを充足する。イ　被告製品の構成ｂは、本件特許発明の構成要件Ｂを充足する。ウ　被告製品の構成ｉは、本件特許発明の構成要件Ｉを充足する。


(7)　出願経過
本件特許発明の出願経過は、次のとおりである。
ア　原告は、平成８年３月１８日、本件特許発明につき特許出願をした（乙第１号証）。出願当初明細書の特許請求の範囲は、別紙「特許請求の範囲の記載」の「補正前」記載のとおりであった。
イ　特許庁審査官は、原告に対し、平成１１年７月１３日起案の拒絶理由通知書（乙第２号証）により、拒絶理由通知を行った。拒絶理由通知書には、拒絶の理由として、出願当初明細書の請求項１に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された刊行物である特開昭６３－２１７９３１号公報（引用例１、乙第３号証）、特開平６－１８９５４７号公報（引用例２、乙第４号証）、特開平６－３３５１７６号公報（引用例３、乙第５号証）に記載された発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない旨記載されていた。また、備考欄には、引用例１にはフォーワード型ＤＣ－ＤＣコンバータを有する無停電電源が、引用例２には無停電電源のバッテリを定電圧定電流で充電する交直変換装置が、引用例３には定電圧定電流で充電するバッテリ充電装置が記載されている、と記載されていた。ウ　原告は、平成１１年９月２７日、手続補正書（乙第６号証）を提出し、出願当初明細書の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の「課題を解決するための手段」の記載（段落【０００４】）を補正して本件明細書のとおりにし、特許出願の願書に添付した図面の図１も補正した（補正後の特許請求の範囲は、別紙「特許請求の範囲の記載」の「補正後」記載のとおりであり、同別紙の下線部分が補正により付加された。）。原告は、同日、意見書（乙第７号証）も提出した。エ　特許庁審査官は、平成１１年１０月２０日、特許査定を行い、本件特許権は、同年１２月１７日、設定登録された（甲第１号証）。
３　争点
(1)　別紙物件目録の第１図の表示態様
(2)　被告製品の構成ｃないしｈによる本件特許発明の構成要件ＣないしＨの充
足性
(3)　被告製品と本件特許発明との均等の成否
(4)　本件特許についての明白な無効理由の存否
(5)　損害額
第３　争点に関する当事者の主張
１　争点(1)（別紙物件目録の第１図の表示態様）
(1)　原告の主張
電源装置などの電気回路の図面においては、入力側をトランスの左側に、出力側をトランスの右側に描くのが一般的である。充放電回路は、停電時に入力側である一次側回路の交流電源の電圧が低下又は停止したときのバックアップ入力用として、二次側負荷回路２Ａ１に直流出力電力を供給するために備えられたものである。したがって、充放電回路の巻線は、入力側の一次回路における一次巻線、出力側の二次側負荷回路における二次巻線とは別の第三の巻線として、別紙物件目録「第１図（原告主張）」のように、入力側、すなわちトランスの左側に描くのが自然であり、その方が、当業者にとって回路構成及び動作を理解しやすく、本件特許発明との対比もしやすい。
被告製品が掲載された被告作成のパンフレット（甲第３号証）８頁に記載された「接続方法」の図にも、「バッテリ・ユニット」を含む充放電回路は、商用電源を含む一次側回路とともに左側に描かれており、出力側回路は、それらに対向する形で右側に描かれている。また、被告出願の特許に係る特開２００３－３３９１２６号公報（甲第４号証。以下「甲４公報」という。）においても、充放電回路は、図面上、トランスの左側に描かれている。
したがって、別紙物件目録の第１図は、「第１図（原告主張）」のとおりとすべきである。
(2)　被告の主張
充放電回路をトランスの右側に描く例もあるから、別紙物件目録の「第１図（被告主張）」に誤りはないし、被告製品の充放電回路は、二次側負荷回路２Ａ１と共通ベース（Ａ）で接続されているから、「二次側」に属する回路であり、この意味からも、別紙物件目録の第１図は、「第１図（被告主張）」のとおりとすべきである。
２　争点(2)（被告製品の構成ｃないしｈによる本件特許発明の構成要件ＣないしＨの充足性）
(1)　原告の主張
ア　構成要件Ｃ
構成ｃに構成が示された「二次側負荷回路２Ａ１」は、構成要件Ｃの「二次側回路」と、回路の構成、動作及び目的が一致している。電気回路において、トランスのどの巻線に負荷回路を接続しても、回路の構成、動作及び目的は異ならず、このことは、被告出願の特許に係る甲４公報の記載（段落【０００６】１ないし２行、図１）からも明らかである。被告製品の充放電回路は、単に「二次側」と表記されているだけであり、回路の動作及び目的は、本件特許発明の「三次」側回路と全く同一である。
したがって、構成ｃは構成要件Ｃを充足する。
イ　構成要件Ｄ
(ア)　「二次」又は「三次」という表記自体には、他との識別以外に特別な意味はないから、それらの表記の違いによって回路が異なることはなく、被告出願の特許に係る甲４公報にも、無停電電源装置の「三次巻線」に充放電回路が設けられることが記載されている。


被告製品の二次側負荷回路２Ａ１と充放電回路が共通ベース（Ａ）で接続されている点は、本件特許発明の構成要件に全く記載されておらず、本件特許発明の目的、構成、作用効果と無関係であり、単なる付加的事項にすぎない。(イ)　構成要件Ｄにおいては、三次巻線の巻き始め極性側と二次電池の正極側を接続しているのに対し、構成ｄにおいては、巻線４②の巻き始め極性側に、二次電池の正極側ではなく、逆流防止ダイオード１８Ａのアノードを接続している。また、構成要件Ｄにおいては、二次電池の負極側に定電流検出抵抗と直列ドロッパー制御用素子とを直列に接続し、これを逆流防止ダイオードのアノード側に直列接続するとしているのに対し、構成ｄにおいては、二次電池１４Ａの負極側と巻線４②の巻き終わり極性側を接続している。
しかし、これらの相違は、単に接続する極性が異なるだけであり、巻線を中心として構成される閉ループ内にどのような順序で電子部品を接続しても作用効果は同一であるから、上記の構成の相違は、単なる設計上の微差にすぎない。(ウ)　構成要件Ｄにおいては、二次電池の両極間に充電用定電圧定電流制御回路を設けることとしているのに対し、被告製品においては、二次電池の正極側は充電用定電圧定電流制御回路に接続しているが、負極側は、直接充電用定電圧定電流制御回路に接続されておらず、放電防止回路に接続されている。しかし、この放電防止回路は、本件特許発明の構成要件に全く記載されておらず、本件特許発明の目的、構成、作用効果と無関係であり、単なる付加的事項にすぎない。また、この放電防止回路は、巻線４②の両端の電圧が低下した場合に回路を遮断するスイッチのようなもので、通常時はそのスイッチが入った状態にあるから、二次電池の両極間に充電用定電圧定電流制御回路を接続した本件特許発明と何ら異ならない。
(エ)　したがって、構成ｄは構成要件Ｄを充足する。
ウ　構成要件Ｅ
(ア)　「二次」又は「三次」という表記自体には、他との識別以外に特別な意味はないから、それらの表記の違いによって回路が異なることはない。(イ)　構成要件Ｅにおいては、三次巻線の巻き終わり極性側と二次電池の負極の間に三次側スイッチング素子を設けているのに対し、構成ｅにおいては、スイッチング素子１１Ａは、二次電池１４Ａの正極と巻線４②の巻き始め極性側の間に接続されている。
しかし、このような相違があったとしても、被告製品は本件特許発明と同一の作用効果を奏するし、充電回路の外側に放電回路として設けられた閉ループ内に配置されたスイッチング素子を、本件特許発明のように二次電池の負極側に配置するか、被告製品のように正極側に配置するかは単なる設計上の微差にすぎない。また、被告製品のスイッチング素子１１Ａのドレインが二次電池１４Ａの正極側に接続されているために、そのドレインに取り付けられたヒートシンクからの放射ノイズが発生しにくい点は、単なる付加的事項にすぎない。(ウ)　したがって、構成ｅは構成要件Ｅを充足する。
エ　構成要件Ｆ
(ア)　「二次」又は「三次」という表記自体には、他との識別以外に特別な意味はないから、それらの表記の違いによって回路が異なることはない。(イ)　構成要件Ｆにおいては、二次電池の負極側と三次巻線の巻き終わり端の間に、三次側スイッチング素子と逆流防止ダイオードが設けられているのに対し、構成ｆにおいては、二次電池１４Ａの正極側と巻線４②の巻き始め端の間に、スイッチング素子１１Ａと逆流防止ダイオード９Ａが設けられている。しかし、このような相違があったとしても、本件特許発明と被告製品は、逆流防止ダイオードを設けるについて、二次電池の充電時に三次側スイッチング素子（被告製品のスイッチング素子１１Ａ）に電流が流れ込まないようにするという目的及び作用効果は同一であるし、充電回路の外側に放電回路として設けられた閉ループ内に配置されたスイッチング素子と逆流防止ダイオードを、本件特許発明のように二次電池の負極側に配置するか、被告製品のように正極側に配置するかは単なる設計上の微差にすぎず、両者の回路動作は全く同じである。(ウ)　したがって、構成ｆは構成要件Ｆを充足する。
オ　構成要件Ｇ
(ア)　「二次」又は「三次」という表記自体には、他との識別以外に特別な意味はないから、それらの表記の違いによって回路が異なることはない。(イ)　構成要件Ｇにおいては、三次巻線の巻き始めから二次電池、定電流検出抵抗、直列ドロッパー制御用素子、逆流防止ダイオードを経由し、三次巻線の巻き終わり端に電流が流れて二次電池が充電されるのに対し、構成ｇにおいては、巻線４②の巻き始めから逆流防止ダイオード１８Ａ、直列ドロッパー制御用素子１７Ａ、定電流検出抵抗１６Ａ、二次電池１４Ａを経由し、巻線４②の巻き終わり端に電流を流すことで二次電池１４Ａが充電される。
しかし、二次電池を充電する目的からすれば、充電回路を構成する閉ループ内に直列に配置されている定電流検出抵抗、直列ドロッパー制御用素子、逆流防止ダイオードの三つの電子部品が、二次電池の負極側と巻線の巻き終わりの間に配置されていても、巻線の巻き始めと二次電池の正極側の間に配置されていても、回路動作は全く同じであり、これらの構成の相違は、設計上の微差にすぎない。
(ウ)　したがって、構成ｇは構成要件Ｇを充足する。
カ　構成要件Ｈ
(ア)　構成要件Ｈにおいては、二次電池の正極から三次巻線の巻き始めから巻き終わり方向に向かう電流が、逆流防止ダイオード、三次側スイッチング素子を通って、二次電池の負極に流れ、負荷に対して出力が供給されるのに対し、構成ｈにおいては、電流は、二次電池１４Ａの正極からスイッチング素子１１Ａ、逆流防止ダイオード９Ａを通って、巻線４②の巻き始めから巻き終わり方向へ向かい、二次電池１４Ａの負極に流れ、負荷２４Ａに対して出力が供給される。しかし、本件特許発明と被告製品は、充放電回路の放電回路として設けられた閉ループ内にスイッチング素子と逆流防止ダイオードが直列に配置されている点は同一であり、二次電池から放電される電流が流れる動作は、直列的に配置されているスイッチング素子と逆流防止ダイオードの具体的な配置位置には無関係であるから、上記の電流の流れの相違は、単なる設計上の微差にすぎない。(イ)　したがって、構成ｈは構成要件Ｈを充足する。


(2)　被告の主張
ア　構成要件Ｃ
(ア)　構成要件Ｃの「二次側回路」は、負荷に対して直流出力電力を供給するもののみでなければならない。
構成ｃにおいて、二次側回路２Ａは、二次側負荷回路２Ａ１と充放電回路とからなるが、負荷に対して直流出力電力を供給するのは、二次側負荷回路２Ａ１のみであり、充放電回路は負荷に対して直流出力電力を供給するものではない。構成要件Ｃの「二次側回路」は、文言上、構成ｃの充放電回路を含まず、そのようなものを示唆すらしていない。
(イ)　したがって、構成ｃは構成要件Ｃを充足しない。
イ　構成要件Ｄ
(ア)　構成要件Ｄは「三次巻線」の存在を必要とするところ、「三次側」とは、トランスの入力側を意味する「一次側」とも出力側を意味する「二次側」とも絶縁されている回路をいい、甲４公報においても、「三次巻線」を含む回路は、「一次側」とも「二次側」とも絶縁された回路である。被告製品の二次側回路２Ａを構成する二次側負荷回路２Ａ１と充放電回路は共通ベース（Ａ）で接続され、いずれも一次側回路に対応する回路となっているから、充放電回路の巻線はあくまで二次巻線であって、被告製品は「三次巻線」という構成を備えていない。
(イ)　構成要件Ｄにおいては、三次巻線の巻き始め極性側と二次電池の正極側を接続しているのに対し、構成ｄにおいては、巻線４②の巻き始め極性側に、二次電池の正極側ではなく、逆流防止ダイオード１８Ａのアノードを接続している。
(ウ)　構成要件Ｄにおいては、二次電池の負極側に定電流検出抵抗と直列ドロッパー制御用素子とを直列に接続し、これを逆流防止ダイオードのアノード側に直列接続するとしているのに対し、構成ｄにおいては、二次電池１４Ａの負極側と巻線４②の巻き終わり極性側を接続している。
(エ)　構成要件Ｄにおいては、二次電池の両極間に充電用定電圧定電流制御回路を設けることとしているのに対し、被告製品においては、二次電池の正極側は充電用定電圧定電流制御回路に接続しているが、負極側は、直接充電用定電圧定電流制御回路に接続されておらず、あくまで放電防止回路に接続されている。(オ)　したがって、構成ｄは構成要件Ｄを充足しない。
ウ　構成要件Ｅ
(ア)　構成要件Ｅは「三次巻線」、「三次側スイッチング素子」の存在を必要とするが、被告製品は「三次巻線」、「三次側スイッチング素子」という構成を備えていない。
(イ)　構成要件Ｅにおいては、三次巻線の巻き終わり極性側と二次電池の負極の間に三次側スイッチング素子を設けているのに対し、構成ｅにおいては、スイッチング素子１１Ａは二次電池１４Ａの正極と巻線４②の巻き始め極性側の間に接続されている。
また、被告製品は、スイッチング素子１１Ａのドレインが安定電位である二次電池１４Ａの正極側に接続されているために、そのドレインに取り付けられたヒートシンクからの放射ノイズが発生しにくい。
(ウ)　したがって、構成ｅは構成要件Ｅを充足しない。
エ　構成要件Ｆ
(ア)　構成要件Ｆは「三次側スイッチング素子」、「三次巻線」の存在を必要とするが、被告製品は「三次側スイッチング素子」、「三次巻線」という構成を備えていない。
(イ)　構成要件Ｆにおいては、二次電池の負極側と三次巻線の巻き終わり端の間に、三次側スイッチング素子と逆流防止ダイオードが設けられているのに対し、構成ｆにおいては、二次電池１４Ａの正極側と巻線４②の巻き始め端の間に、スイッチング素子１１Ａと逆流防止ダイオード９Ａが設けられている。(ウ)　したがって、構成ｆは構成要件Ｆを充足しない。
オ　構成要件Ｇ
(ア)　構成要件Ｇは「三次側スイッチング素子」、「三次巻線」の存在を必要とするが、被告製品は「三次側スイッチング素子」、「三次巻線」という構成を備えていない。
(イ)　構成要件Ｇにおいては、三次巻線の巻き始めから二次電池、定電流検出抵抗、直列ドロッパー制御用素子、逆流防止ダイオードを経由し、三次巻線の巻き終わり端に電流が流れて二次電池が充電されるのに対し、構成ｇにおいては、巻線４②の巻き始めから逆流防止ダイオード１８Ａ、直列ドロッパー制御用素子１７Ａ、定電流検出抵抗１６Ａ、二次電池１４Ａを経由し、巻線４②の巻き終わり端に電流を流すことで二次電池１４Ａが充電される。
(ウ)　したがって、構成ｇは構成要件Ｇを充足しない。
カ　構成要件Ｈ
(ア)　構成要件Ｈは「三次巻線」、「三次側スイッチング素子」の存在を必要とするが、被告製品は「三次巻線」、「三次側スイッチング素子」という構成を備えていない。
(イ)　構成要件Ｈにおいては、二次電池の正極から三次巻線の巻き始めから巻き終わり方向に向かう電流が、逆流防止ダイオード、三次側スイッチング素子を通って、二次電池の負極に流れ、負荷に対して出力が供給されるのに対し、構成ｈにおいては、電流は二次電池１４Ａの正極からスイッチング素子１１Ａ、逆流防止ダイオード９Ａを通って、巻線４②の巻き始めから巻き終わり方向へ向かい、二次電池１４Ａの負極に流れ、負荷２４Ａに対して出力が供給される。(ウ)　したがって、構成ｈは構成要件Ｈを充足しない。３　争点(3)（被告製品と本件特許発明との均等の成否）
(1)　原告の主張
ア　均等の第１要件（非本質的部分であること）


(ア)　本件明細書の「課題を解決するための手段」の欄には、「すなわち本発明の考え方は、高周波トランスの三次巻線と定電流検出抵抗と直列ドロッパー制御用素子と逆流防止用ダイオードと二次電池とを直列に接続して充電回路を構成し、この充電回路の電流路の外側に、二次電池と三次巻線と三次側スイッチング素子とを直列に配列して放電回路を設け、放電時には、前記定電流検出抵抗と直列ドロッパー制御用素子と逆流防止用ダイオードには電流が流れないようにする、というものである。」（段落【０００４】）と記載されており、本件特許発明の出願時、このことが公知技術であり又は公知技術から容易に想到することができたということはない。また、原告が提出した意見書（乙第７号証）には、「本願発明と引用例との対比」の欄において、充電と放電の切り替えをスイッチで行うのではなく、汎用の逆流防止ダイオードを設けて電流の流れを制御することが記載されている。したがって、充電回路に定電流検出抵抗、直列ドロッパー制御用素子、逆流防止ダイオードを備え、充電時に二次電池の負極側から三次側スイッチング素子を通って三次巻線の巻き終わり端へ電流が流れることを阻止するための逆流防止ダイオードを備えていることが、本件特許発明の本質である。(イ)　被告製品と本件特許発明は、充放電回路の構成（各回路素子の極性をも含めた具体的な接続の仕方、電流の流れ方）が異なるが、充放電回路の構成は、本件特許発明の本質的部分ではない。また、特開平６－２０５５４６号公報（乙第８号証。以下「乙８公報」という。）記載の発明は、二次電池を良好に充放電制御することができないものであるから、乙８公報の記載から本件特許発明の本質的部分を解釈すべきではない。
したがって、被告製品は均等の第１要件を充足する。
イ　均等の第２要件（置換可能性）
被告製品と本件特許発明は、充放電回路の構成が異なるが、作用効果が同一であるから、本件特許発明の充放電回路の構成を被告製品の充放電回路の構成に置換することは可能である。
したがって、被告製品は均等の第２要件を充足する。
ウ　均等の第３要件（容易想到性）
直列に接続されている充放電回路を構成する電子部品の接続を被告製品のように変更しても回路の動作（電流の大きさ及び向き）が同一であることは自明であり、当業者の技術常識であるから、本件特許発明の充放電回路の構成を被告製品の充放電回路の構成に置換することは、当業者であれば容易に想到し得る。したがって、被告製品は均等の第３要件を充足する。
エ　均等の第４要件（被告製品が公知技術でないこと等）本件特許発明の特許出願当時、無停電性スイッチングレギュレータの充放電回路において、充電と放電の切り替えをスイッチで行う技術は公知であったが、被告製品のように、充放電回路に汎用の逆流防止ダイオードを設け、切り替えスイッチを用いることなく電流の流れを制御する技術は公知ではなく、当業者が公知技術から容易に推考できるものでもなかった。また、乙８公報記載の充電回路をそのまま被告製品の充電用定電圧定電流制御回路として用いたとしても、二次電池を良好に充放電制御することはできない。
したがって、被告製品は、本件特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者が公知技術から容易に推考できたものではなく、被告製品は均等の第４要件を充足する。
オ　均等の第５要件（意識的除外等）
(ア)　原告が平成１１年９月２７日提出の手続補正書（乙第６号証）により行った補正は、出願当初明細書の「発明の実施の形態」に記載されていた充放電回路の構成をそのまま特許請求の範囲に記載することにより、充電回路及び放電回路にそれぞれ汎用の逆流防止ダイオードを設け、充電と放電の切り替えを、スイッチを用いることなく単一の三次巻線で良好に行えるようにしたという本件特許発明の本質を明らかにしたにすぎない。補正の前後で本件特許発明の本質に異なるところはなく、充電回路用の定電流検出抵抗１６Ａ、直列ドロッパー制御用素子１７Ａ及び逆流防止ダイオード１８Ａの三つの電子部品を二次電池１４Ａの正極側に接続し、スイッチング素子１１Ａと逆流防止ダイオード９Ａを巻線４②の巻き始め側と二次電池の正極との間に設けるという被告製品の充放電回路の構成を、補正によって本件特許発明の特許請求の範囲から意識的に除外したものではない。(イ)　補正前の特許請求の範囲には、「放電時に定電流検出抵抗と直列ドロッパー制御用素子、逆流防止用ダイオードには電流が流れないようにするための逆流防止用ダイオードを設けた」という構成要件が含まれておらず、補正は、出願当初明細書の特許請求の範囲の記載を作用効果の記載に整合させるために行われた。本件特許発明の特許出願の審査に適用された特許庁の審査基準（平成１５年１０月２２日改正前の審査基準。以下「改訂前審査基準」という。甲第９号証）の下では、願書に昀初に添付した明細書又は図面に記載した事項から当業者が「直接的かつ一義的」に導き出すことのできない事項を記載する補正は、特許法１７条の２第３項に反するとしてこれを制限するという硬直的で厳格な運用がされていた。そのため、改訂前審査基準の下では、発明が所期の目的とする作用効果を奏するための構成を特許請求の範囲に追加するに当たって、新規事項の追加とされるのを免れるためには、出願当初明細書に実施例として具体的に記載された、各回路素子の極性をも含めた具体的な接続の仕方、電流の流れ方を記載するしかなかった。出願当初明細書の実施例には、接続の仕方が一つしか記載されていなかったから、補正に当たって、その接続の仕方を特許請求の範囲に記載したものであって、複数存在する具体例の中から一つを選択したものではない。
なお、その後審査基準が改訂され、願書に昀初に添付した明細書等（当初明細書等）に記載した事項とは、「当初明細書等に明示的に記載された事項」だけではなく、明示的な記載がなくても、「当初明細書等の記載から自明な事項」も含むとされ、上記の硬直的で厳格な運用が緩和された（甲第１２号証の２）。
(ウ)　したがって、被告製品は均等の第５要件を充足する。
カ　均等の成否
上記アないしオのとおり、被告製品は、均等の要件をすべて充足しており、本件特許発明と均等なものとして、本件特許発明の技術的範囲に属する。
(2)　被告の主張
ア　均等の第１要件（非本質的部分であること）


(ア)　出願当初明細書の特許請求の範囲に記載された発明は、原告が本件特許発明の本質的部分であると主張する内容を有する回路をすべて含んだものであった。しかし、原告は、公知技術により容易に推考し得るという拒絶理由を回避する目的で、上記発明のすべてを権利化することを断念し、単に逆流防止ダイオードを設けることだけではなく、各回路素子の極性をも含めた具体的な接続の仕方、電流の流れ方を限定して、特許請求の範囲を減縮する補正をした。このような経過に鑑みれば、本件特許発明の本質的部分は、原告主張のような「充電回路に定電流検出抵抗、直列ドロッパー制御用素子、逆流防止ダイオードを備え、充電時に二次電池の負極側から三次側スイッチング素子を通って三次巻線の巻き終わり端へ電流が流れることを阻止するための逆流防止ダイオードを備えていること」（前記(1)ア(ア)）にとどまらず、更にその中で各回路素子の極性を含めた具体的な接続の仕方、電流の流れ方を限定したことにあるはずである。
乙８公報には、「充放電回路に汎用の逆流防止ダイオードを設けることにより、二次電池の充電時には放電回路に電流が流れないようにし、放電時には充電回路に電流が流れないようにし、充電と放電の切り替えを切り替えスイッチを用いることなく制御すること」が開示されているから、本件特許発明の本質的部分はそのような公知の事項だけでなく、特許請求の範囲において限定された、各回路素子の極性をも含めた具体的な接続の仕方、電流の流れ方も含むものというべきである。
(イ)　被告製品の構成ｄないしｈと本件特許発明の構成要件ＤないしＨの相違は、各回路素子の極性をも含めた具体的な接続の仕方、電流の流れ方についての相違であり、本件特許発明の本質的部分についての相違である。したがって、被告製品は均等の第１要件を充足しない。
イ　均等の第２要件（置換可能性）
原告は、被告製品が本件特許発明と同一の作用効果を奏することを根拠として、均等の第２要件（置換可能性）の充足を主張する。しかし、原告が本件特許発明の作用効果として主張するところは、本件明細書の「発明の効果」の欄における記載のごく一部であり、その内容は、補正後における本件特許発明の作用効果としては不十分である。そして、原告が被告製品の作用効果として指摘しているものは、本件特許発明のより具体的、本質的な作用効果に対応するものとはなっていない。
したがって、被告製品が均等の第２要件（置換可能性）を充足するという原告の主張は失当である。
ウ　均等の第３要件（容易想到性）
電気回路は、動作が同一であったとしても、具体的な回路の組み方には種々のものがあり、それぞれの具体的な構成について当業者が容易に想到し得るか否かが問題となるから、回路の動作が同一であるというだけでは、容易想到性があるということはできない。また、回路の構成が変われば、当然に電気的特性も変化するから、電気回路の動作が同一といっても、どのレベルで同一と主張しているのか明らかでない。
被告製品においては、定電流検出抵抗１６Ａが本件特許発明と異なって直列ドロッパー制御用素子１７Ａのエミッタ側に接続している関係で、直列ドロッパー制御用素子１７Ａのエミッタひいてはベースの電位が上昇し、本件特許発明と比較して、直列ドロッパー制御用素子１７Ａのコレクタ－エミッタ間を流れる短絡電流をより安全な状態に絞ることができ、事故時の安全性が向上する。また、スイッチング素子１１Ａのドレインは、安定電位である二次電池１４Ａの正極側に接続されているから、スイッチング素子１１Ａのドレインにヒートシンクを取り付けると、ヒートシンクからの放射ノイズが発生しにくくなる。被告製品と本件特許発明とは、電流の大きさが厳密な意味で同一とはいえず、電流の向きも、電流の流れる各回路素子の順番を考えると、厳密な意味で同一とはいえない。
したがって、被告製品は、当業者を基準とすると、電気回路の動作、性能が本件特許発明と大きく異なっており、均等の第３要件（容易想到性）を充足しない。
エ　均等の第４要件（被告製品が公知技術でないこと等）乙８公報には、充放電回路に本件特許発明と同様に汎用の逆流防止ダイオードを設け、切り替えスイッチを用いることなく電流の流れを制御する技術が開示されており、米国特許第４６４４２４７号公報（乙第９号証の１。以下「乙９－１公報」という。）には、ダイオードＤ１と直列通過素子Ｔ１と電流検出用抵抗Ｒ４を直列に接続して定電圧定電流制御を行う構成が開示されている。被告製品は、乙８公報及び乙９－１公報に記載された発明から当業者が本件特許発明の特許出願時に容易に推考できたものである。
したがって、被告製品は均等の第４要件（被告製品が公知技術でないこと等）を充足しない。
オ　均等の第５要件（意識的除外等）
(ア)　原告は、出願当初明細書の「高周波トランスの三次巻線と定電流検出抵抗と直列ドロッパー制御用素子と逆流防止ダイオードと二次電池とを直列に接続する」という構成を、「高周波トランスの三次巻線の巻き始め極性側と二次電池の正極側を接続し、この二次電池の負極側に定電流検出抵抗と直列ドロッパー制御用素子とを直列に接続し、これを逆流防止ダイオードのアノード側に直列接続する」（構成要件Ｄ）と補正した。原告は、このような補正をすることにより、構成要件Ｄに示された各回路素子の極性を含めた具体的な接続の仕方以外については、あえて特許請求の範囲から外し、公知技術との差異を明らかにして、拒絶理由に示された公知技術からの容易推考性を回避しようとしたものである。原告は、意見書においても、補正は特許請求の範囲を各回路素子の具体的な接続の仕方及び具体的な電流の流れ方に限定したものである旨述べている。したがって、原告は、補正により、本件特許発明に示された各回路素子の具体的な接続の仕方及び具体的な電流の流れ方と異なる構成を有する被告製品を、本件特許発明の特許請求の範囲から意識的に除外したものである。(イ)　原告は、補正について、充電と放電の切り替えを、切り替えスイッチを用いることなく、汎用の逆流防止ダイオードを用いて電流を制御することにより行うことを明らかにしようとしたにすぎない旨主張し、被告製品の構成を意識的に除外したものではない旨主張する。


しかし、もし仮にそうであるとすれば、補正に当たって、特許請求の範囲に、逆流防止ダイオードについての構成要件Ｆと、交流電源の電圧が正常範囲内にある時には三次巻線に誘起される電圧が二次電池の電圧よりも大であるため二次電池が充電され（構成要件Ｇ参照）、交流電源の電圧が低下若しくは停止すると三次巻線に誘起される電圧が二次電池の電圧よりも小になるため二次電池の放電が行われる（構成要件Ｈ参照）という機能的構成を加えるだけで十分であり、改訂前審査基準の下においても、そのような補正は可能であったはずである。それにもかかわらず、原告は、補正に当たって、更に「高周波トランスの三次巻線の巻き始め極性側と二次電池の正極側を接続し、この二次電池の負極側に定電流検出抵抗と直列ドロッパー制御用素子とを直列に接続し、これを逆流防止ダイオードのアノード側に直列接続する」（構成要件Ｄ）という構成を加え、本件特許発明を、各回路素子の極性をも特定した具体的な接続の仕方に限定した。そうであるとすれば、原告の前記主張は失当である。
(ウ)　したがって、被告製品は均等の第５要件（意識的除外等）を充足しない。
カ　均等の成否
以上のとおり、被告製品は、均等の要件をいずれも充足せず、本件特許発明と均等なものではなく、本件特許発明の技術的範囲に属さない。４　争点(4)（本件特許についての明白な無効理由の存否）
(1)　被告の主張
ア　進歩性
(ア)　乙８公報記載の発明は、本件特許発明と対比すると、構成要件ＡないしＣ、Ｉを備えるほか、構成要件ＤないしＨに関して、次の点で一致する。高周波トランスの三次巻線の巻き始め極性側と二次電池の正極側を接続し、この二次電池の負極側と前記三次巻線の巻き終わり極性側との間に充電回路要素を接続した充電回路と（構成要件Ｄ参照）、前記三次巻線の巻き終わり極性側と二次電池の負極の間であって、前記充電回路の充電電流路の外側に設けた、前記一次側スイッチング素子と同期して作動する三次側スイッチング素子と（構成要件Ｅ参照）、前記二次電池の負極側から三次側スイッチング素子を通って三次巻線の巻き終わり端へ電流が流れることを阻止するための逆流防止ダイオードとを備え（構成要件Ｆ参照）、前記交流電源の電圧が正常範囲内にある時には、前記三次側スイッチング素子がＯＮ状態であっても、前記三次巻線に誘起される電圧が二次電池の電圧よりも大であるため、前記三次巻線の巻き始めから二次電池、充電回路要素を経由し、三次巻線の巻き終わり端に電流が流れて、該二次電池が充電され（構成要件Ｇ参照）、前記交流電源の電圧が低下若しくは停止すると、前記三次巻線に誘起される電圧が二次電池の電圧よりも小になるため、二次電池の正極から三次巻線の巻き始めから巻き終わり方向に向かう電流が前記逆流防止ダイオード、三次側スイッチング素子を通って該二次電池の負極に流れ、負荷に対して出力が供給されることを特徴とする（構成要件Ｈ参照）。
(イ)　本件特許発明においては、二次電池の負極側に定電流検出抵抗と直列ドロッパー制御用素子を直列に接続し、これを逆流防止ダイオードのアノード側に直列接続するとともに、二次電池の両極間に充電用定電圧定電流制御回路を設けることによって、前記直列ドロッパー制御用素子の抵抗を変化させて充電中の定電圧定電流制御を行う充電回路要素を採用しているのに対し、乙８公報記載の発明においては、充電回路要素は存在するものの、定電圧定電流制御が行われていない。(ウ)　上記(イ)の相違点について検討すると、二次電池を充電する際に、電池の保護等を目的として定電圧定電流制御を行うことは、本件明細書に従来技術として「定電圧定電流回路８０を介して二次電池１４が直列に接続されて充電回路が形成され」（段落【０００２】）と記載されているように、当業者にとって技術常識であり、乙９－１公報の６欄２０ないし２６行及び図４、特公平１－１８６６３号公報（乙第１０号証。以下「乙１０公報」という。）の８欄９ないし１７行及び第６図、特開平６－１８９５４７号公報（乙第４号証。以下「乙４公報」という。）の４欄７ないし８行にも記載されている。
そして、乙９－１公報の図４に示されている定電圧定電流制御回路は、二次電池の充電回路中に定電流検出抵抗と直列ドロッパー制御用素子と逆流防止ダイオードとを直列に接続するとともに、二次電池の両極間に充電用定電圧定電流制御回路を設けることによって、直列ドロッパー制御用素子の抵抗を変化させて充電中の定電圧定電流制御を行うものである。
(エ)　したがって、本件特許発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物である乙８公報、乙９－１公報、乙１０公報、乙４公報に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件特許には、特許法２９条２項の規定に違反して特許されたという同法１２３条１項２号の無効理由が存在することが明らかである。
イ　発明の明確性
(ア)　原告は、補正に際して提出した意見書において、補正を行ったことによる効果として、(a)充電電流の大小によって直列ドロッパー制御用素子の抵抗成分が変化し、充電回路全体の抵抗成分が変化するので、従来にない極めて精度の高い充電制御が可能となること、(b)商用電源の正常入力時、すなわち二次電池への充電モード時に、二次電池からの放電が発生することがなくなり、高効率の充電ができることを記載している。しかし、上記(a)、(b)の効果は、補正前の特許請求の範囲に記載された発明であっても奏する効果であり、補正後の本件特許発明特有の効果は、本件明細書や意見書にも記載されておらず、補正に際して特許請求の範囲に付加された事項が有する意義を理解することはできない。したがって、補正後の本件特許発明は、その構成と、解決すべき課題及び作用効果との関係が不明確である。
(イ)　したがって、本件特許は、特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項２号に適合せず、同法３６条６項（４号を除く。）に規定する要件を満たしていない特許出願に対して特許されたという同法１２３条１項４号（平成１４年法律第２４号による改正前のもの）の無効理由が存在することが明らかである。
ウ　権利濫用
したがって、本件特許には無効理由が存在することが明らかであるから、本件特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、権利の濫用に当たり許されない。
(2)　原告の主張
ア　進歩性


(ア)　乙８公報、乙９－１公報、乙１０公報、乙４公報には、充電と放電の切り替えをスイッチで行うのではなく、汎用の逆流防止ダイオードを設けて電流の流れを制御することによって行うという本件特許発明の本質について、記載も示唆もない。
乙８公報記載の充電回路をそのまま本件特許発明の充電用定電圧定電流制御回路として用いたとしても、二次電池を良好に充放電制御することができず、切り替えスイッチを用いずに汎用の逆流防止ダイオードを設けることによって電流の流れを制御することは実現できない。被告製品の充放電回路の構成について、乙８公報には記載も示唆もなく、乙８公報は、拒絶査定の引用例としても挙げられなかった。
(イ)　したがって、本件特許発明は、乙８公報、乙９－１公報、乙１０公報、乙４公報に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではなく、本件特許には、特許法２９条２項の規定に違反して特許されたという同法１２３条１項２号の無効理由は存在しない。
イ　発明の明確性
(ア)　本件特許発明の本質は、意見書の「本願発明と引用例との対比」の欄に記載されたとおり、充電と放電の切り替えをスイッチで行うのではなく、汎用の逆流防止ダイオードを設けて電流の流れを制御することによって行うという点にあり、この点は補正の前後において変わらない。補正は、出願当初明細書に記載されていた作用効果との整合を図るべく、特許請求の範囲について、各回路素子の接続の仕方、電流の流れ方を具体化して明確にしただけであり、補正によって新たな作用効果を追加したものではない。
(イ)　したがって、本件特許は、特許請求の範囲の記載について、特許を受けようとする発明が不明確であるとはいえず、特許法３６条６項２号に適合しており、同法３６条６項（４号を除く。）に規定する要件を満たしていない特許出願に対して特許されたという同法１２３条１項４号（平成１４年法律第２４号による改正前のもの）の無効理由は存在しない。
ウ　権利濫用
したがって、本件特許には無効理由が存在せず、本件特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、権利の濫用に当たらない。
５　争点(5)（損害額）
(1)　原告の主張
ア　被告は、平成１３年４月１日から平成１６年３月３１日までに、少なくとも３万台の被告製品を販売した。
被告による本件特許権の侵害がなければ、原告は、３万台の無停電性スイッチングレギュレータを製造販売することができた。イ　原告の無停電性スイッチングレギュレータの単価は１万５０００円以上であり、利益率は少なくとも３５％であるから、被告による本件特許権の侵害がなければ原告が販売することができた無停電性スイッチングレギュレータの１台当たりの利益の額は、少なくとも５２５０円（１万５０００円×０．３５＝５２５０円）である。
ウ被告による本件特許権の侵害がなければ原告が販売することができた無停電性スイッチングレギュレータの１台当たりの利益の額に、被告の販売数量を乗じた金額は、１億５７５０万円（５２５０円×３万台＝１億５７５０万円）であり、この金額が、損害の額とされる。
(2)　被告の主張
原告の主張は争う。
第４　当裁判所の判断
１　争点(1)（別紙物件目録の第１図の表示態様）について(1)　別紙物件目録の第１図については、充放電回路をトランスの左側に描くか（「第１図（原告主張）」）、右側に描くか（「第１図（被告主張）」）に関して争いがある。
弁論の全趣旨によれば、被告製品の充放電回路は、二次側負荷回路２Ａ１と共通ベース（Ａ）で接続されていることが認められるが、そのことから直ちに、充放電回路をトランスの右側に描くべきであり、左側に描くことが誤りであると断定することまではできない。被告製品の充放電回路をトランスの左側に描くか右側に描くかは、便宜上いずれも可能であるというべきである。(2)　ところで、前記第２、２(4)のとおり、別紙物件目録は第１図以外は当事者間に争いがないところ、別紙物件目録の「符号の説明」及び「無停電電源装置『ＵＮＡ１８０－０１（６ｃｈタイプ）』の電源回路の説明」には、被告製品が放電防止回路１００を備えることが記載されている。また、前記第２、２(5)のとおり、被告製品の構成（構成ｄ）において放電防止回路１００を備えることも、当事者間に争いがない。したがって、別紙物件目録の第１図においても、被告製品の客観的構成を示す図としては、放電防止回路１００が示されるのが相当と解されるところ、「第１図（原告主張）」には放電防止回路１００が示されていないのに対し、「第１図（被告主張）」には放電防止回路１００が示されている。第１図は、クレーム対応図であり、本件特許発明の構成要件に放電防止回路が記載されていないことからすれば、「第１図（原告主張）」のように放電防止回路を記載しないことが誤りであると断定することはできない。しかし、上記の点を考慮すると、別紙物件目録の第１図は、放電防止回路１００が示されている「第１図（被告主張）」とするのが相当と認められる。
２　争点(2)（被告製品の構成ｃないしｈによる本件特許発明の構成要件ＣないしＨの充足性）について
被告製品の構成ｄないしｈによる本件特許発明の構成要件ＤないしＨの充足性について検討する。
(1)ア　構成要件Ｄ
(ア)　本件特許発明の構成要件において、「三次側」、「三次巻線」という文言は、一次側回路（構成要件Ｂ）、二次側回路（構成要件Ｃ）とは別個の回路又は別個の回路の巻線を意味するものとして用いられており、本件明細書の発明の詳細な説明においても、同様の意味で用いられている。被告製品において、充放電回路は、一次側回路１Ａ、二次側負荷回路２Ａ１とは別個の回路であるから、本件特許発明にいう「三次側」の回路に該当するものと認められ、巻線４②は、充放電回路の巻線であるから、本件特許発明にいう「三次巻線」に該当するものと認められる。


なお、弁論の全趣旨によれば、被告製品の充放電回路は、二次側負荷回路２Ａ１と共通ベース（Ａ）で接続されていることが認められるが、このことは、充放電回路をもって「三次側」回路とし、巻線４②をもって「三次巻線」に該当するということの妨げにはならないものというべきである。(イ)　本件特許発明の構成要件Ｄにおいては、高周波トランスの三次巻線の巻き始め極性側と二次電池の正極側を接続し、この二次電池の負極側に定電流検出抵抗と直列ドロッパー制御用素子とを直列に接続し、これを逆流防止ダイオードのアノード側に直列接続することとされている。これに対し、被告製品の構成ｄにおいては、高周波トランス４１の巻線４②の巻き始め極性側に逆流防止ダイオ－ド１８Ａのアノ－ドを接続し、この逆流防止ダイオ－ド１８Ａのカソ－ドに直列ドロッパー制御用素子１７Ａと定電流検出抵抗１６Ａとを直列に接続し、これを二次電池１４Ａの正極側に直列に接続するとともに、二次電池１４Ａの負極側と巻線４②の巻き終わり極性側が接続されている。
したがって、構成ｄは構成要件Ｄを充足しない。
イ　構成要件Ｅ
本件特許発明の構成要件Ｅにおいては、三次巻線の巻き終わり極性側と二次電池の負極の間に三次側スイッチング素子を設けることとされている。これに対し、被告製品の構成ｅにおいては、スイッチング素子１１Ａが、二次電池１４Ａの正極と巻線４②の巻き始め極性側の間に接続されている。したがって、構成ｅは構成要件Ｅを充足しない。
ウ　構成要件Ｆ
本件特許発明の構成要件Ｆにおいては、二次電池の負極側と三次巻線の巻き終わり端の間に、三次側スイッチング素子と逆流防止ダイオードを設けることとされている。これに対し、被告製品の構成ｆにおいては、二次電池１４Ａの正極側と巻線４②の巻き始め端の間に、スイッチング素子１１Ａと逆流防止ダイオード９Ａが設けられている。
したがって、構成ｆは構成要件Ｆを充足しない。
エ　構成要件Ｇ
本件特許発明の構成要件Ｇにおいては、交流電源の電圧が正常範囲内にある時には、三次巻線の巻き始めから二次電池、定電流検出抵抗、直列ドロッパー制御用素子、逆流防止ダイオードを経由し、三次巻線の巻き終わり端に電流が流れて、二次電池が充電されることとされている。これに対し、被告製品の構成ｇにおいては、交流電源１Ｄの電圧が正常範囲内にある時には、巻線４②の巻き始めから逆流防止ダイオード１８Ａ、直列ドロッパー制御用素子１７Ａ、定電流検出抵抗１６Ａ、二次電池１４Ａを経由し、巻線４②の巻き終わり端に電流を流すことで二次電池１４Ａが充電される。
したがって、構成ｇは構成要件Ｇを充足しない。
オ　構成要件Ｈ
本件特許発明の構成要件Ｈにおいては、交流電源の電圧が低下若しくは停止すると、二次電池の正極から三次巻線の巻き始めを通って巻き終わり方向に向かう電流が、逆流防止ダイオード、三次側スイッチング素子を通って該二次電池の負極に流れ、負荷に対して出力が供給される。これに対し、被告製品の構成ｈにおいては、交流電源１Ｄの電圧が低下若しくは停止すると、二次電池１４Ａの正極からスイッチング素子１１Ａ、逆流防止ダイオ－ド９Ａを通って、巻線４②の巻き始めから巻き終わり方向に向かう電流が、二次電池１４Ａの負極に流れ、負荷２４Ａに対して出力が供給される。
したがって、構成ｈは構成要件Ｈを充足しない。


(2)　原告は、構成ｄないしｈが構成要件ＤないしＨとそれぞれ異なることを前提としつつ、作用効果の同一性などを根拠として、それらの差異が設計上の微差であるなどとし、構成ｄないしｈが構成要件ＤないしＨをそれぞれ充足する旨主張する。このような原告の主張は、被告製品と本件特許発明の作用効果の同一性の主張又は被告製品と本件特許発明の実質同一の主張と重なるものとも考えられる。しかし、前記(1)アないしオのとおり、構成ｄないしｈは構成要件ＤないしＨとそれぞれ異なるから、いずれも構成要件ＤないしＨを充足しないというべきであり、構成要件を充足する旨の原告の主張は、採用することができない。(3)　原告は、被告製品と本件特許発明の作用効果が同一であること、被告製品の構成ｄないしｈと本件特許発明の構成要件ＤないしＨの相違が、設計上の微差にすぎないこと、さらに、当業者にとって、本件特許発明の充放電回路の構成の代わりに被告製品の充放電回路の構成を採ることは、適宜なし得る設計的事項であることを根拠として挙げ、被告製品は、本件特許発明と実質的に同一であり、本件特許発明の技術的範囲に属すると主張しているとも解される。しかし、前記(1)アないしオのとおり、被告製品の構成ｄないしｈは、構成要件ＤないしＨを充足しないところ、構成ｄないしｈと構成要件ＤないしＨの相違が、設計上の微差や適宜なし得る設計的事項であると認めるに足りる証拠はないし、そもそも設計上の微差や適宜なし得る設計的事項であることをもって、構成要件の非充足を否定することはできないというべきである。また、被告製品は、本件特許発明の構成要件を充足しないから、仮に原告主張のとおり作用効果が同一であるなどの事情があったとしても、均等の要件をすべて充足しない限り、本件特許発明の技術的範囲に属するとは認められないというべきである。したがって、原告の上記主張は、採用することができない。３　争点(3)（被告製品と本件特許発明との均等の成否）について(1)　特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、①上記部分が特許発明の本質的部分ではなく（均等の第１要件）、②上記部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって（均等の第２要件）、③上記のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり（均等の第３要件）、④対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから上記出願時に容易に推考できたものではなく（均等の第４要件）、かつ、⑤対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないとき（均等の第５要件）は、上記対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である（昀高裁判所平成１０年２月２４日第三小法廷判決・民集５２巻１号１１３頁参照）。以下では、均等の第５要件（意識的除外等）について検討する。(2)ア　原告は、補正により、特許請求の範囲の記載を、別紙「特許請求の範囲の記載」の「補正前」から「補正後」のように改めた（前記第２、２(7)ウ、乙第６号証）。その補正の内容は、次のとおりであった。
①　補正前の構成要件は、「高周波トランスの三次巻線と定電流検出抵抗と直列ドロッパー制御用素子と逆流防止ダイオードと二次電池とを直列に接続するとともに」であり、三次巻線、定電流検出抵抗、直列ドロッパー制御用素子、逆流防止ダイオード及び二次電池の直列接続の仕方は特に限定されていなかった。しかし、補正により、構成要件の上記部分は、「高周波トランスの三次巻線の巻き始め極性側と二次電池の正極側を接続し、この二次電池の負極側に定電流検出抵抗と直列ドロッパー制御用素子とを直列に接続し、これを逆流防止ダイオードのアノード側に直列接続するとともに」（構成要件Ｄの一部）とされ、三次巻線、定電流検出抵抗、直列ドロッパー制御用素子、逆流防止ダイオード及び二次電池の直列接続の仕方が特定された。
②　三次側スイッチング素子の位置について、補正前の構成要件は、「三次巻線と二次電池の間であって」であり、三次巻線の巻き始め側か巻き終わり側か、及び二次電池の正極側か負極側かの限定はされていなかった。しかし、補正により、構成要件の上記部分は、「前記三次巻線の巻き終わり極性側と二次電池の負極の間であって」（構成要件Ｅの一部）とされ、三次巻線及び二次電池との接続の方向が特定された。
③　補正により、「二次電池の負極側から三次側スイッチング素子を通って三次巻線の巻き終わり端へ電流が流れることを阻止するための逆流防止ダイオード」を備えること（構成要件Ｆ）が付加された。
④　補正前の構成要件には、電流の流れ方は記載されていなかった。しかし、補正により、交流電源の電圧が正常範囲内にある時の電流の流れについて、「交流電源の電圧が正常範囲内にある時には、前記三次側スイッチング素子がＯＮ状態であっても、前記三次巻線に誘起される電圧が二次電池の電圧よりも大であるため、前記三次巻線の巻き始めから二次電池、定電流検出抵抗、直列ドロッパー制御用素子、逆流防止ダイオードを経由し、三次巻線の巻き終わり端に電流が流れて、該二次電池が充電され」ること（構成要件Ｇ）が付加され、交流電源の電圧が低下若しくは停止した時の電流の流れについて、「交流電源の電圧が低下もしくは停止すると、前記三次巻線に誘起される電圧が二次電池の電圧よりも小になるため、二次電池の正極から三次巻線の巻き始めから巻き終わり方向に向かう電流が前記逆流防止ダイオード、三次側スイッチング素子を通って該二次電池の負極に流れ、負荷に対して出力が供給されること」（構成要件Ｈ）が付加された。イ　原告は、出願当初明細書の発明の詳細な説明の「課題を解決するための手段」の記載（段落【０００４】）についても、前記アの特許請求の範囲の補正に合わせて補正を行った（前記第２、２(7)ウ、乙第６号証）。ウ　このような補正の内容からすると、出願当初明細書の特許請求の範囲の記載は、各回路素子の接続の仕方や電流の流れ方について、複数のあり方を許容するものであったが、原告は、補正により、これを、補正後の特許請求の範囲に示された各回路素子の具体的な接続の仕方や具体的な電流の流れ方を備えたものに限定したものと認められる。


(3)ア　さらに、補正の趣旨を明らかにするために、意見書（乙第７号証）の記載について検討する。
意見書の「請求範囲の限定の根拠について」（２／５頁１１行）という欄の記載は、次のとおりである。
①　「請求項１の限定は、特に接続状態をより明確にするために図１及び明細書中の文言を基にして追加したものであります。」（２／５頁１２ないし１３行）として、請求項１を限定した趣旨が記載されている。②　「具体的には、補正前（元）の明細書の段落番号０００６の３行目から４行目にかけて『三次巻線電圧の巻き始め極性側と、充電すべき二次電池１４の正極側を接続し、』との表現があり、『三次巻線の巻き始め極性側と二次電池の正極側を接続し、』に限定しました。又、補正前（元）の明細書の段落番号０００６の８行目から１０行目にかけて『定電流検出抵抗１６と、トランジスタよりなる直列ドロッパー制御用素子１７を直列に接続し、これを逆流防止ダイオード１８のアノード側に直列接続する。』との表現があり、『この二次電池の負極側に定電流検出抵抗と直列ドロッパー制御用素子とを直列に接続し、これを逆流防止ダイオードのアノード側に直列接続する』に限定しました。」（２／５頁１３ないし２２行）として、前記(2)ア①の補正の根拠を示している。
③　「図１から『三次巻線の巻き終わり極性側と二次電池の負極の間』に変更し、明瞭にしました。」（２／５頁２２ないし２３行）として、前記(2)ア②の補正の根拠を示している。
④　「段落番号０００７と段落番号０００９と段落番号００１２の内容から、『交流電源の電圧が正常範囲内にある時には、前記三次側スイッチング素子がＯＮ状態であっても、前記三次巻線に誘起される電圧が二次電池の電圧よりも大であるため、前記三次巻線の巻き始めから二次電池、定電流検出抵抗、直列ドロッパー制御用素子、逆流防止ダイオードを経由し、三次巻線の巻き終わり端に電流が流れて、該二次電池が充電され、前記交流電源の電圧が低下もしくは停止すると、前記三次巻線に誘起される電圧が二次電池の電圧よりも小になるため、二次電池の正極から三次巻線の巻き始めから巻き終わり方向に向かう電流が前記逆流防止ダイオード、三次側スイッチング素子を通って該二次電池の負極に流れ、負荷に対して出力が供給される』に限定しました。」（２／５頁２３行ないし３／５頁３行）として、前記(2)ア④の補正の根拠を示している。
⑤　意見書の「本願発明と引用例との対比」（３／５頁１２行）の欄には、「本願発明の特徴である『交流電源からの交流を整流する・・・負荷に対して出力が供給される』点」（４／５頁４ないし２６行）とし、本件特許発明の特徴として、構成要件ＡないしＨの内容が指摘されており、それに続けて、それらの点「が、どの引用例にも記載されていないことや、これら３つの引用例を寄せ集るだけでは、本願発明の構成を実現することができないだけでなく、それを発想することは困難であることから、３つの引用例に基づいて本願発明を当業者が容易になし得るとは言えないものであります。」（４／５頁２６行ないし５／５頁１行）と記載されている。
なお、上記②、④に示した意見書の記載に引用された出願当初明細書の段落【０００６】、【０００７】、【０００９】、【００１２】は、いずれも、出願当初明細書の「発明の実施の形態」の欄の、実施例を記載した段落である。イ　特許発明の構成要件の解釈に当たって、補正に際して提出された意見書の記載を参酌することは許されるというべきであるところ、前記ア①ないし⑤の意見書の記載によれば、原告は、補正により、出願当初明細書の特許請求の範囲を、同明細書の実施例の記載に基づいて、補正後の特許請求の範囲に示された各回路素子の具体的な接続の仕方や具体的な電流の流れ方を備えたものに限定したものと認められる。
(4)ア　原告は、出願当初明細書の特許請求の範囲には、「放電時には、定電流検出抵抗と直列ドロッパー制御用素子と逆流防止用ダイオードには電流が流れないようにするものである」という作用効果に対応する構成が欠落していたことから、特許請求の範囲の記載を作用効果の記載に整合させるために補正を行ったところ、改訂前審査基準の下で新規事項の追加とされるのを免れるためには、出願当初明細書に実施例として具体的に記載された、各回路素子の極性をも含めた具体的な接続の仕方、電流の流れ方を記載するしかなかった旨主張する。イ　しかし、出願当初明細書の発明の詳細な説明の段落【０００４】には、「すなわち本発明の考え方は、高周波トランスの三次巻線と定電流検出抵抗と直列ドロッパー制御用素子と逆流防止用ダイオードと二次電池とを直列に接続して充電回路を構成し、この充電回路の電流路の外側に、二次電池と三次巻線と三次側スイッチング素子とを直列に配列して放電回路を設け、放電時には、前記定電流検出抵抗と直列ドロッパー制御用素子と逆流防止用ダイオードには電流が流れないようにする、というものである。」と記載され、段落【０００９】には、放電時の作用として、「この時は、逆流防止ダイオード１８のカソード側が、逆流防止ダイオード９および三次側スイッチング素子１１の順電圧降下によって二次電池１４の負極に対して逆極性になるため、充電回路３ｃは自動的に停止し、充電は行われないことになる。」と記載されている。また、特許出願の願書に添付された図面の図２には、前記段落【０００４】の記載に対応する回路図が示されている。したがって、放電時に充電回路の充電電流路に電流が流れることを阻止するための逆流防止ダイオードを設けることは、出願当初明細書の発明の詳細な説明に記載されていたと認められる。
そうであるとすれば、改訂前審査基準の下において新規事項の追加とされるのを免れることを前提としても、特許請求の範囲に「放電時には、定電流検出抵抗と直列ドロッパー制御用素子と逆流防止用ダイオードには電流が流れないようにするものである」という作用効果に対応する構成を付け加えようとするならば、出願当初明細書の特許請求の範囲の「逆流防止ダイオード」という構成要件を、例えば、「放電時に充電回路の充電電流路に電流が流れることを阻止するための逆流防止ダイオード」と補正すれば足りたものと認められ、補正後の特許請求の範囲のように各回路素子の具体的な接続の仕方や具体的な電流の流れ方まで記載しなければならなかったとは認められない。したがって、原告の前記アの主張は、採用することができない。


（原審・千葉地方裁判所佐倉支部平成１０年(ワ)第２２９号損害賠償請求事件(原審言渡日平成１３年４月２３日））
主　　　　　　文
１　原判決を次のとおり変更する。
(1)　被控訴人は，控訴人に対し，金１５５３万０８６９円及びこれに対する平成１０年７月１８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(2)　控訴人のその余の請求を棄却する。
２　訴訟費用は１，２審を通じてこれを２分し，その１を控訴人の，その余を被控訴人の各負担とする。
３　この判決１項(1)は仮に執行することができる。
事実及び理由
第１　控訴の趣旨
１　原判決を取り消す。
２　被控訴人は，控訴人に対し，金３３５０万５７４７円及びこれに対する平成１０年７月１８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
１　本件は，従前から被控訴人と証券取引を行っていた控訴人が，平成８年９月２４日から始まり約１年に及んでした信用取引について，適合性の原則違反，説明義務違反・断定的判断の提供，無断売買・一任取引，過当売買を理由とする不法行為（使用者責任）に基づく損害（信用取引による損害内金３０５０万５７４７円及び弁護士費用３００万円）の賠償請求をした事案である。
控訴人は，原審では，上記信用取引に係る期間の全証券取引が上記理由による不法行為に当たるとしていたが，当審で，上記のとおり不法行為の対象を信用取引に限定したものである。原審は，不法行為の成立を否定して，控訴人の請求を棄却した。
２　争いのない事実等
次のとおり訂正するほか，原判決「事実及び理由」の「第二　事案の概要」一のとおりであるから，これを引用する。以下，別紙一ないし三は，原判決添付の別紙一ないし三を指す。
（訂正部分省略）
３　争点及び当事者の主張
(1)　不法行為の成否
ア　控訴人
控訴人は，信用取引当時６８歳の老齢で，退職金や唯一の資産を売った約５０００万円程度の現金を老後の蓄えとして銀行預金をし，その中の一部を預金代わりに証券に投資していたが，預金金利の大幅な引下げに不安を感じ，それを何とか補充するためにＦに言われるまま証券取引を行い，当初は外債に投資したところ，Ｆは，控訴人の投資金額が次第に増大したことにつけ込んで，預金金利の目減りを防ぐ目的とは異質の信用取引を勧誘し，手数料稼ぎのために過当な一任取引又は無断売買を繰り返して，控訴人に莫大な損害を負わせたのであり，以下のとおり，各違法理由が存するが，これに加えて，これらの違法理由が一体となって不法行為を構成する。
したがって，被控訴人は，使用者責任に基づき，信用取引により控訴人が被った損害を賠償すべき責任がある。
(ア)　適合性の原則（顧客の意向，財産状態，投資経験等に適合した投資勧誘を行う必要があるとの原則）違反
証券取引に関し，①別紙一の取引当時の証券取引法（以下「旧証券取引法」という。）５４条１項１号が「有価証券の買付け若しくは売付け又はその委託について，顧客の知識，経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けることになっており，又は欠けることになるおそれがある場合」には，内閣総理大臣が是正監督命令を出せるとして適合性の原則を明文化していること，②同法５４条１項２号を受けた「証券会社の健全性の準則等に関する省令」は，頻繁取引，無断売買，不適当条件等の引受等を「公益又は投資者保護のため，業務状況につき是正を加えることが必要な場合」として規定していること，③公正慣習規則９号「協会員の投資勧誘，顧客管理等に関する規則」が，投資者保護のため，顧客カードの整備（４条），信用取引，先物取引開始基準の制定（５条），過当勧誘の防止（８条），取引一任勘定取引の管理体制の整備（１４条），社内規則等の届出（２１条）を規定していること，④旧証券取引法４９条が，「証券会社並びにその役員及び使用人は，顧客に対して誠実かつ公正に，その業務を遂行しなければならない」と定めていることに照らすと，証券会社は顧客の昀大の利益及び市場の健全性を確保するため，顧客に対し，誠実かつ公正に行動しなければならないという私法上の法的義務があるというべきところ，殊に，信用取引の仕組みは難解でリスクも大きいこと等の特質があるから，証券会社は顧客の属性を考慮し，不適合な取引を勧誘してはならず，投資経験や投資知識が十分な資金的に余裕のある顧客に限定して信用取引を勧誘することが許されるのであり，これに違反した場合には適合性の原則違反として顧客に対する不法行為が成立するというべきである。
これを本件についてみると，控訴人は，①技術畑の出身であり，信用取引や投資信託等の知識が欠如していたこと，②平成８年当時，満６８歳の老齢に達していたこと，③Ｆらから勧誘を受けるとそのまま信用して取引に応じる傾向にあったこと，④新たな資金提供ができない状況にあったこと，⑤信用取引の投機性，難易性，⑥特に，信用取引は６か月又は３か月の極めて短期間に決済しなければならないリスクの大きい証券取引であること等に照らすと，控訴人には信用取引を行う適合性がなかったにもかかわらず，Ｆらは，上記諸事情を熟知しながら，控訴人をして信用取引を行わせたのであるから，控訴人に対する不法行為責任を免れないというべきである。
(イ)　説明義務違反等
証券会社は，顧客に対し，誠実，公正義務（旧証券取引法４９条），書面の交付義務（同法４７条の２）があり，信用取引については説明書交付義務及び説明義務がある（公正慣習規則９号）。ところが，Ｆは，控訴人に対し，信用取引の仕組み，決済期間，危険性等を説明すべき義務があるのに，平成８年９月１８日ころ，控訴人に対し，「信用取引は現金がなくても取引できる。外債よりも利益を見込める。控訴人の取引額は４０００万円以上になっているが，そのような顧客は皆信用取引をしている。小規模で損が出ないように取引をする。月額２０万円程度は確実に利益が上がる。」等と勧誘し，信用取引について虚偽の説明（旧証券取引法５０条１項６号，健全省令２条１項）をしたり，断定的判断の提供を伴う勧誘（同法５０条１項１号，２号）を行った。これに対し，控訴人は，Ｆの同説明を信用して関係書類に署名捺印の上，信用取引を開始した。
よって，被控訴人側の上記説明義務違反等は不法行為に該当する。


(ウ)　無断売買又は一任取引
無断売買が禁止されていることは当然であるし，一任取引は顧客の自己決定権を侵害する行為であり，いずれも権限濫用による手数料稼ぎの危険性が高いために禁止されているのである（旧証券取引法５０条１項３号）から，証券会社がこれに違反した場合には不法行為が成立するというべきところ，Ｆは，信用取引について，売買の別，銘柄，数量，価格等を独断で決定して無断売買を行ったのであり，仮にそうでないとしても，一任取引をしたのであるから，不法行為責任を免れない。すなわち，Ｆは，控訴人に対し，「任せて下さい」と述べたことから，控訴人もこれを承知したが，一任取引を問題視する記事が掲載されたことから，控訴人は，平成８年９月２０日ころ，被控訴人支店に赴き一任売買の問題点に関して質問した。これに対し，Ｆは，「一任取引というのは顧客が総会屋や暴力団の場合をいうのであり，控訴人の場合には違う」等と適法であるかのように控訴人を欺いて取引を継続させた。
確かに，控訴人は，月次報告書を見て回答書を被控訴人支店に持参したが，信用取引については月次報告書からは判断できなかったこと，信用取引が頻繁になった同８年１１月以降は，銘柄，数量ともに膨大でチェックできなかったこと，現金の出し入れもなく，Ｆを信用していたために注意しなかったこと，Ｆに質問しても「うまく行っています。同９年末には７０００万円になる見込みです。」等の説明を受けたことから，回答書に署名捺印したにすぎない。
なお，別紙三の受注日時と控訴人の行動日程の比較から明らかなとおり，控訴人は，週２日，午前８時３０分に自宅を出て，午前９時５０分ころにＧ株式会社に出社，午後１時ころ退社していたこと，控訴人は，執務中は電話したことも受けたこともないこと，控訴人は携帯電話を所持しておらず通勤途中の電話をできないこと，控訴人は，頻繁にゴルフコンペに出場したり，ゴルフ練習場に赴いていたから，被控訴人主張の取引時に連絡を受けることは不可能であったこと，注文伝票には「電注」の記載は一つもないから全て来店による注文ということになるが，控訴人が来店できない日でも受注したことになり不合理であること等に照らすと，Ｆらが無断売買ないし一任取引を行ったことは明らかである。
(エ)　過当売買
証券会社には誠実，公正義務がある（旧証券取引法四九条）から，顧客の利益に優先して自己の利益を追求してはならないのであり，①売買の回転率（投資額が証券取引で何回転したかを示す数字），取引の頻繁性，②手数料金額・割合の過当性，③顧客口座の支配，④信頼を濫用して利益を図ったこと等の要件がある場合には右義務に反する過当売買として不法行為責任を免れない。
①　取引の頻回性，回転率
平成８年９月２４日から同９年９月３０日までの信用取引の売買総数，手数料，取引回数は別紙一の信用取引欄記載のとおりであり，取引総額は１３億１７５３万８１８５円，取引回数３６２回であるところ，その保有日数は，別紙一の売買明細表（信用）のとおり，１０日未満が１８１件のうち６８件，１０日以上３０日未満が３７件，３０日未満の合計が１０５件，２日以下が２８件である。これは信用取引の決済期間が３か月，６か月であることを考慮しても，極めて短期間の取引が頻繁にされているといわざるをえない。また，売買回転率は１３．０４４であり，売買回転率が６回を超えた場合，過当売買とみなされるという考え方を考慮すると，正常な判断の下における取引とはいえない。
②　手数料総額
信用取引の売買手数料の総額は別紙一の売買明細表（信用）の末尾のとおり１１７０万７３３４円であり，その損害額に占める割合は，３３．２パーセントとなっている。
③　無断・一任勘定
信用取引のほとんどについて控訴人に無断又は一任勘定で取引を行っており，取引の種類，銘柄，数量の多さ等から見ても口座支配の要件も具備している。④　①ないし③に照らすと，被控訴人が控訴人の信頼を濫用して利益を図ったといえるから，過当売買の要件があることは明らかである。
イ　被控訴人
(ア)　適合性の原則違反について
控訴人は，大学を卒業し，東京都庁，大手会社の役員等を履歴する等，経済知識・社会経験も豊富であったこと，昭和５５年以降被控訴人支店において株式売買，国内外の投資信託売買，ドル建てワラント売買を行う等，証券取引に関する知識・理解力・経験を十分有していたこと，外債等の預かり資産だけでも４０００万円を超過していたこと等に照らすと，信用取引についても適合性を有する。
(イ)　説明義務違反等について
Ｆは，Ｈとともに控訴人に対し，信用取引制度説明書を交付して，信用取引の特質・仕組み等を説明しており，保証金（株券等）の預託を要し，追加保証金が生じる場合もあり，元本保証がない等のリスクを説明したのであり，虚偽の説明や断定的判断の提供をしたことはない。
(ウ)　一任取引又は無断売買について
控訴人は，店頭又は電話により，Ｆらの説明等を参考にしながら，すべて個別の買付け・売却の注文をしていたのであり，一任取引や無断売買の事実はない。控訴人は，月次報告書・回答書を見ては，Ｆらに毎月の取引内容，現在の状況，今後の見通し，預かりの状況等を質問していたが，信用取引自体について苦情を述べたことはなかった。また，信用取引が一任取引又は無断売買であれば，継続的に間断なく取引がされたはずであるのに，控訴人がハワイに旅行していた時期（平成８年１２月１９日から同月２５日まで）や，取引相場が悪くなった平成９年１月８日から同年２月１２日までの１か月以上の期間，全く信用取引がないことは，顧客の意思が反映していた証左である。
(エ)　過当売買について
①　控訴人の購入した銘柄の価格，頻度は他の信用取引の顧客に比較しても平均的であること，控訴人の信用取引の約定日は分散しており，一度に１，２銘柄に限定されていること，売買期間も長期保有が多く見られ，日計り取引（株式や債券の取引について即日反対売買を行う超短期売買）はほとんど存在しないこと（控訴人主張の保有期間に照らすと，短期間とはいえず正常な取引である。），取引規模も極端に大きいものは存在せず，ほとんどが数百万円程度であること，同一銘柄の売買の繰り返しはほとんどないこと，被控訴人の手数料額が損失額の３３パーセント程度というのは格別問題のない手数料額であること，確定した利益と損失の発生も分散しており異常性はないこと等に照らしても格別問題はない。
②　無断売買・一任勘定取引ではないから，被控訴人が控訴人の取引口座に対する支配を及ぼしていないことも明らかである。


③　控訴人は，平成８年５月以降，外国債券を徐々に買い増しして預かり資産を約６０００万円としたが，これは信用取引の預かり資産として十分であり，同８年９月以降，これを担保として信用取引を開始したため，売買の回数が多くなったにすぎない。殊に，控訴人が信用取引をした同月から同９年９月の間は，同年１月，２月の一時的な低迷（同時期には控訴人の自主的判断で信用取引を控えた。）は別として，全般的に相場がよく証券取引が活発に動いていた時期であるから，売買回数が多くなるのは不自然なことではない。また，信用取引は投機的性格から一般に金額・売買回数が多くなる傾向があるものである。
(2)　損害
ア　控訴人
(ア)　信用取引による損害
損害額の計算のための損益計算は，（買付代金＋手数料）－（売却代金－諸税－手数料）であり，信用取引について，別紙二，月次報告書等により，その開始時である平成８年９月２４日から精算時点である平成９年１１月１１日（１５時時点の終値）までの同計算をした結果，損害額は，以下のとおりである。
信用取引により買付けした場合，その決済の方法は売り返済か現引きの二者択一しかないところ，その選択は控訴人ができるはずなく，かつ，控訴人は一度も現引きの選択を相談されていないから，現引きにより株を取得したことによるその後の損害は，信用取引による損害となる。
①　信用取引による現引き分損害　　　　　　　５３５万８５８６円
別紙計算表ＮＯ１のとおり
②　信用取引損害分　　　　　　　　　　　２１９４万０４８６円別紙計算表ＮＯ２（計算書ＮＯ２①ないし⑧の説明を含む。）のとおり③　控訴人が引き取った株の損害（客渡分）１１１６万８７８３円別紙訂正分計算書ＮＯ３（訂正分計算表ＮＯ３内訳を含む。）のとおり④　控訴人が被控訴人から信用取引による現金の振込みを受けた金額（甲２５）　　　　　３
３９万０６８２円
⑤　損害金合計（①＋②＋③－④）　　　　３５０７万７１７３円
(イ)　弁護士費用
控訴人は，本件訴訟の提起・追行を控訴人代理人弁護士に委任したところ，弁護士費用としては３００万円を下らない。
イ　被控訴人
(ア)　現引きは自己の意思で行った行為であるから，現引きによって取得した株式について信用取引の損害額に加算することはできない。
(イ)　過失相殺
信用取引による損失は，控訴人の自己責任というべきであり，控訴人の帰責性ないし落ち度（過失）は重大である。
第３　当裁判所の判断
１　前記争いのない事実等並びに証拠（甲２の１ないし１１，３の１ないし５，４ないし６，７の１ないし８，８の１ないし４，１０，１１の１ないし２０，１４，１５，１６の１・２，１７，１８の１，１９，２１ないし２３，乙１ないし３，４の１ないし４，５，６の１ないし３，７ないし１１，１２の１ないし１７，１３の１ないし５，１４の１ないし２７，１５の１ないし２６，１６及び１７の各１ないし１１７，１８の１ないし７，１９，２０及び２１の各１・２，２２の１ないし３，２３の１・２，２４ないし２８の各１ないし３，２９の１・２，３０及び３１の各１ないし３，３２の１・２，３３ないし３５，証人Ｆ，同Ｈ，同Ｉ，控訴人）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる（証拠評価を含む。）。


(1)　控訴人は，昭和５５年６月３０日，被控訴人支店に取引口座を開設し，同日，ミリオン２００万口を買い付けて，証券取引を開始した。控訴人は，それ以前に投資経験はなく，その後も他の証券会社との間で証券取引をしたことはない。その際，控訴人は，同支店において，資産状況は「小」（他の区分は「中」，「大」），証券知識は「知らない」（他の区分は「詳しい」，「普通」），投資態度は「投資的」（他の区分は「投機的」）とされた。その後，控訴人は，約５年間，証券取引をしなかったが，東京都庁を退職して，退職金約３０００万円が入った（大半は銀行に預金）ことから，昭和６０年３月１８日付けで，総合取引申込書を提出し，そのころから複数の証券取引をするようになり，昭和６１年１１月１９日付け及び平成元年８月２日付けで外国証券取引口座設定約諾書を，同年１０月４日付けで同約諾書及び外国新株引受権証券の取引に関する確認書をそれぞれ差し入れており，総合取引約款等に基づき，別紙二（同８年９月１３日までの取引欄）のとおり，株式，国内外の投資信託，債券（外債，転換社債を含む），ドル建てワラント，新株引受権等の取引を行ってきたところ，その買付取引はいずれも控訴人が被控訴人支店の店頭に来店してしたもので，そのほとんどが担当者からの勧めによるものであった（控訴人が電話により買付注文をしたことはなかった。）が，トラブルとなったことはなかった。その買付取引回数は，昭和６０年から平成７年までで，昭和６２年の３３件が突出しており，その余は年間１件から１８件までで，年間平均１０件弱であった。また，控訴人は，上記のとおりワラント取引もしたことがあったが，平成元年１０月買付けの２件だけであり，いずれもわずかに利益が出たにすぎない（控訴人は，ワラント取引をしたことはない，知らなかった等と供述するが，上記程度の取引内容にすぎず，これをもって，控訴人が取り立てて虚偽の供述をしていると認めることはできないし，控訴人が上記程度のワラント取引等をしていたことから，控訴人が証券取引の知識，経験を十分有していたと認めることもできない。また，Ｆは，控訴人の投資傾向について，どちらかというと投機性のある方だと思ったと供述するが，信用取引開始前の取引状況に照らして，到底そのようには認められず，同供述は信用し難い。）。(2)　被控訴人支店では，平成６年４月１５日ころ，Ｆが控訴人に対する営業担当者となったが，当時控訴人が保有していた株式は３銘柄，金額にして７５０万円程度であったところ，Ｆが担当者になってからも，控訴人の取引規模，状況は従前と同様であった。その後，控訴人は，平成８年春ころ，家賃収入が減少しており，この賃貸不動産を売却する予定であり，銀行金利の目減りも生じているが，月額２０万円程度の利益を得たいとして，Ｆに対し，「よい商品はないか。」と相談した。そこで，Ｆは，パンフレットで金利（外貨ベースで確定金利）や償還期限等を示しながら，円高による為替リスクがあるため，円ベースでの元本・利息保証はないが，高利（外貨ベースで年５．３５ないし８パーセント。Ｆは，同利子の説明はしていないと供述（乙３３）するが，そのようなことはおよそ考えられず，Ｆの供述は信用し難い。）の期待が持てて，控訴人の要望に適い得るものとして，外国債券を推奨した。これに対し，控訴人は，パンフレットを自らも読んで為替リスクによって外債の場合には元本，金利の保証がないことを承知しながら，同年５月２１日に米州開発債を，同年６月４日に国際金融を買い付けた。殊に，後者は，大口の買付けであったことから，Ｆは，副支店長に直接面談してもらい，事前にパンフレットを交付した上，Ｈとともに船橋駅前の喫茶店において面談し，控訴人は，買付資金として持参していた２０００万円の小切手を交付した。その後も，控訴人は，Ｆらの上記同様の説明を受ける等して，上記退職金の銀行預金（従前の株投資と併せて約３０００万円）及び上記賃貸不動産の売却代金（約２１００万円）を原資として，別紙一の売買明細表（外国債券）のとおり併せて約４１５０万円の外債の買付けを行った。
(3)　上記経過の中で，控訴人は，平成８年９月１８日，被控訴人支店に為替・株式の動向，資産状況の確認に来た。その際，Ｆらは，控訴人が保有していた第二電電（ＤＤＩ）が株価を下げていたので，難平買い（既に買い付けた株式が下落している場合，将来株価が上がるという見込みのもとに，同一株式を買付けして買値の平均を下げておき，実際に値上がりしたときの平均利益を増やし，当初買い付けた株式の下落による損失を補填する手法）を提案したが，控訴人は，買付資金がないとしてこれを断った。これに対し，Ｆは，控訴人からの預かり資産が上記外債の買付けにより４０００万円を優に超えていたことから，買付資金が不足していても取引可能な信用取引を勧めようと考え，被控訴人支店では，信用取引が一定の投資経験，知識，資力等を求められ，資金に比べて大きな利益が期待できる反面，損失も大きくなる危険性のある取引であるため，信用取引を開始するに先立ち，副支店長クラスによる面談・説明が義務づけられていたので，副支店長のＨに相談したところ，Ｈも賛成した。そこで，ＦとＨは，控訴人に対し，信用取引を開始することを勧め，信用取引の仕組み，内容，リスクを説明するとともに，信用取引制度説明書を交付し，控訴人は，その受領書に署名押印した。同説明書には，①委託保証金（預かり保管中の株券や投資信託等）を担保に入れ，売付けに必要な株券や買付けに必要な資金を借り入れて売買し，委託時に選択した３か月以内ないし６か月以内に決済する必要があり，借入れについては利息もかかること，②出捐する資金以上の取引が可能になるから，資金に比べて大きな利益を期待できるが，予想と違った場合には損失も大きくなること，③委託保証金は，売買金額の３０パーセント以上必要で，その率が２０パーセント未満になったときは追加保証金（追い証）を差し入れる必要がある（この率が２０パーセント未満にならなくても追い証があり得る。）こと，④委託手数料のほか，金利，管理費，権利処理等手数料等の諸経費が必要であること，⑤空売り（現物株と異なり，売りから入って下がれば買い戻す方法）も可能であること，⑥買付けの決済は売却して返済するか，その株券の買付代金を証券会社に引き渡して返済する（現引き）方法があること等が記載されていた。


そして，控訴人は，同日，信用取引口座設定約諾書及び貸借銘柄以外の銘柄の信用取引に関する承諾書を差し入れた（Ｆは，同各書面を翌々日の２０日（金曜日）に来店した際，受領したと供述するが，同各書面等の記載自体にも反するし，後記のとおり同日にされたという昀初の信用取引の買付けについてのＦの供述の変遷等に照らしても，Ｆの供述は信用し難い。）。
(4)　以後，控訴人名による信用取引は，別紙一の売買明細表（信用）及び別紙二のとおり行われており，その売買受注日時は，別紙三記載のとおりＦが作成した注文伝票に記載されている（売買注文件数各１１７件）ので，その信用取引は，注文伝票記載のとおり控訴人から受注があったものとして行われている。その買付注文の約７割は指し値によるものであったが，指し値が変更されて約定に至ったものも少なくない（なお，売付注文は信用取引の昀終精算のためにされた平成９年１１月１１日の５件を除くとほとんど全部が指し値によるものである。また，指し値のため約定に至らなかった注文があることを認めるに足りる証拠はない。）。そして，注文伝票の注文区分には，「１：本日　２：電注　３：翌注」の３区分があるところ，すべて「１：本日」とされており，また，弁済区分は，すべて「６か月選択」とされている（「３か月選択」はない。）。
この注文伝票の記載について，Ｆは，上記受注はすべて控訴人が直接来店又は電話してしたものであるが，注文伝票の受注日時には，顧客から具体的に発注があった日時を記載しておらず，注文を流す際に，その日時を記載している，したがって，午後３時（市場終了後）をすぎて受注した場合には，翌営業日の午前９時前に発注しており，受注日と約定日の記載が同じになる，注文伝票には，注文区分として，３区分があるが，電話の場合にも，翌営業日に発注した場合にも，すべて「本日」としていると供述（乙３５を含む。）し，Ｈも同旨の供述をする。
しかしながら，注文伝票は，顧客から注文を受けたことを記録に残し，後に受注の有無，日時等について紛争が生じないようにするために作成されるものであること，注文伝票自体に，上記のとおりの注文区分欄が明確に記載されていること，注文伝票のほかには，Ｆが控訴人から注文を受けたことを示す資料は提出されていない（したがって，同資料は作成されていないか，記載内容が被控訴人に不利益であるため提出しないものと推認される。）ことなどに照らすと，Ｆらの上記受注伝票の記載についての供述は，直ちに信用することができず，他にＦらの供述に沿う趣旨の客観的な証拠は全く提出されていない（Ｆは，被控訴人のシステムでは翌注（翌日注文）というのは入らない形になっていると供述するが，それなのに，被控訴人において作成，使用している注文伝票に「翌注」の記載があるというのはおかしいというほかない。）。Ｆは，これに関連して信用取引の昀初のもので昀も記憶に残っているという平成８年９月２４日の買付けについて，当初（乙３３）は，同日に控訴人が来店した際に信用取引の説明をした上，口座を開設し，買付けの発注をしたとしていた（Ｈの供述も同旨，乙３４）のを，その後（乙３５），当該注文伝票記載の受注時間に照らし，前日の同月２３日午後２時３０分ころ来店し，午後３時以降（市場終了後）に発注を受けたとしていたが，反対尋問において，控訴人代理人から同日が休日（祝日）であることを指摘されて初めて，前営業日である同月２０日（金曜日）の午後３時以降の受注であると変更し，さらには，上記のとおり前営業日に注文を受けたが，当日の朝にも再度電話で注文を確認したとの供述（乙３５も同旨）までしているが，これらの供述の変遷は，極めて不自然であるし，当日電話で注文を確認したのなら，そもそも前営業日の受注であるなどという必要は全くなく，しかも，Ｆは，１０時３３分受注の新電元についても，前営業日の受注としているが，これは，前営業日の受注は当日午前９時前に発注している旨の上記供述とも明らかに矛盾しており（控訴人がハワイ旅行に出発した平成８年１２月１９日の午前１１時１７分受注の特殊陶についても同様である。），Ｆらの供述は，その供述に沿う客観的な証拠がなく，全般的に信用し難いというほかない。
(5)　控訴人は，被控訴人支店で信用取引をしていたころ，非常勤でＧ株式会社東京支店に週２日程度勤務し（原則として月曜日及び木曜日。午前８時３０分ころ自宅を出て，午前９時５０分ころ出社し，午後１時ころ退社していた。），そのほかの日には，自宅におり，囲碁やゴルフ練習場に出かけることが多く，また，ゴルフコンペにも頻繁に出席していた。また，控訴人は，通常の日刊新聞（読売新聞又は産経新聞）を購読しているだけで，日経新聞等の経済紙等は購読してなかった。
そして，控訴人は，別紙三の右欄記載の理由（通勤中，執務中，出張中，ゴルフコンペ出席）によりその受注時間には，Ｆに来店又は電話で注文を出すことはできなかった（そもそも電話による注文をしたことはない。），すなわち，控訴人において当該売買指示はしていないと主張，供述する。これに対し，被控訴人は，信用取引の受注はすべて控訴人が直接来店又は電話してしたものであると主張し，Ｆは，これに沿う供述をし，Ｈは，控訴人の来店の有無が分かる面談記録簿があり，被控訴人支店に保存してあると供述するが，被控訴人は，この客観的な証拠を提出しようとせず，控訴人からの受注を示す唯一の客観的証拠となるべき注文伝票の記載について，前記のような状況であって，その記載からは来店によるものか，電話によるものか，さらには，当該取引日の受注なのか，前営業日の受注なのかも判然としないということになり，注文伝票によっては，控訴人が直接注文したことを直ちに認めることはできず，他に，控訴人が直接来店又は電話して注文したことを認めるに足りる直接的な証拠はない。


ところで，控訴人は，従前，証券取引の買付注文はいずれも被控訴人支店に来店の上，被控訴人担当者の勧誘，説明を受けて，これに応じていたものであり，信用取引についてのみ，従前と異なり，電話で買付注文をしていたとは考えにくい（この点は，被控訴人も，当初は，来店による注文が主である旨の主張をしていたが，控訴人から，受注日時に来店が不可能であると主張され，後には，電話による注文が主である旨主張を変遷させている。）し，また，後記のとおり控訴人が毎月の月次報告書の回答書を，必ず来店して直に説明を受けた上，提出していたことに照らしても，控訴人が電話で買付注文をしていたとは考えられない（したがって，Ｆの控訴人から電話で注文を受けた旨の供述は信用し難い。）。そうすると，控訴人が直接注文したとすれば，被控訴人支店に来店してしたものというべきであるが，別紙三の右欄に１（通勤中），２（執務中）又は５（ゴルフコンペ出席）と記載してある日時には，おおむね控訴人が来店することが不可能なものと認められる（ただし，２（執務中）のうち午後の日時（通常の昼休み時間中）のものについては来店が不可能とは直ちに認め難い。また，３（出張中）は，都内出張がほとんどであるので，出張（時間が分からない。）の前後に来店が不可能とは直ちに認め難い。）ので，これらに係る受注については，少なくとも控訴人が個別的な売買注文をしていないと認めざるを得ない（これを覆すに足りる証拠はない。）し，その余の受注についても，控訴人が来店して注文したことを認めるに足りる客観的な証拠はない。なお，控訴人は，後記のとおり，毎月１回必ず被控訴人支店に来店して月次報告書の回答書を提出していたところ，その日は，平成８年１０月１４日，１１月１４日，１２月１６日，平成９年１月２３日，２月２０日，３月１７日，４月１１日，５月２２日，６月１８日，７月１０日，８月１１日，９月１０日（及び１０月１６日）であるが，そのうちの平成８年１１月１４日（１４時２分日ＣＭＫの売，１４時５８分東芝の買）及び平成９年６月１８日（１３時１８分日石の買）を除いては，売買注文をしたとは認められず，回答書の提出のためだけに来店したと認められるから，控訴人が実際に来店して売買注文をしたことも少なかったと推認される（Ｆは，その担当中の約４年間を通じて，控訴人が週に１回，多いときは２，３回必ず来店していたと供述するが，信用取引開始前の取引状況に照らし，控訴人がそのように多数回来店していたとは到底考えられず，同供述は信用し難い。）。(6)　平成８年１０月２４日に昀初の現引き（アジア航測）をしているが，これは，信用取引において建玉が多くなったので，被控訴人担当者の判断，提案によりされた。その後の現引きも，おおむね同様の理由又は相場の回復が期待できないことから，被控訴人担当者の判断，提案によりされた。
また，同年１１月ころに至り，Ｆは，円安状態であり利益を確定してはどうかと買付済みの外債の売却を勧めたところ，控訴人が昀終的にこれに同意したことから，ＦとＨは，同月２１日，外債の一部を売却した。そして，同売却代金で，新たにダイナミックオープンを購入することを勧めたところ，控訴人が昀終的にこれに同意したことから，Ｆは，翌日，ダイナミックオープンの買付注文処理をした。Ｆらがダイナミックオープンを勧めた主な理由は，同株式投資信託だとＭＭＦ（及び外国債券）と異なり信用取引の担保（委託保証金）にすることができるためであった。その後，同月２５日にも，同様の理由で，外国債券の売却及びダイナミックオープンの買付けがされた。
そして，上記取引による株式投資信託が信用取引の委託保証金とされたことから，控訴人の信用取引の枠が一層拡大することになり，信用取引が増大した（被控訴人は，控訴人の信用取引の規模，頻度等は他の顧客と比較しても平均的な取引規模にとどまっていると主張するが，Ｆが同旨の供述をするだけで，何らの裏付資料が存しないにかかわらず，被控訴人は，その点についての資料は提出しないとしている。）。(7)　被控訴人は，控訴人に対し，毎月末締めで，月次報告書及び回答書を送付していたが，これらには，現物取引，信用取引等の各取引明細（銘柄，取引区分，数量・株数，単価，金銭の移動明細（入出金，売買代金，決済代金）等），預り金残高の明細，預り有価証券等の明細（銘柄，数量，買付単価，預り日等），信用取引・発行日取引建玉明細（銘柄，約定日，売・買，株数，単価，作成基準日現在の時価，評価損益，諸経費・受取利息等）等が記載され，当該月中の個々の取引の明細，月末時点の預り金，預り証券等の明細，建玉明細は分かるものの，当該取引でどの程度の損益が出たのか，当該時点での控訴人の被控訴人支店における預かり資産の総額がどの程度かなどは直ちに判明しないものであった。そして，控訴人は，郵送されたこれら書類を受領して，毎月，被控訴人支店に持参して，個々の取引内容に関して具体的説明を受けた上，回答書に署名押印して，被控訴人支店に提出していた。その際，控訴人は，別紙一の取引により，損金が発生したことに苦情を述べたことはあったが，取引銘柄，取引自体等に異議を述べ，また，手数料稼ぎである等の苦情や抗議をしたことはなかった。
(8)　この間，平成９年１月以降，株相場が下がり続け，控訴人の委託保証率が３０パーセントを割ったことから，Ｆは，同年４月１０日ころ，控訴人に対し，その旨を連絡し，Ｈを交えて控訴人と協議し，日本特殊陶株を売却して保証金の維持率を確保すること，宇部興を売却して日立電線等の銘柄を買い付け，少しずつ損失を取り戻すということになったが，同年６月ころから７月ころにかけて次第に信用取引の損金が多くなった。このような時期に，控訴人は，Ｆらの求めに応じて，同年６月１９日付けで，被控訴人が独自に指定した銘柄の信用取引において，被控訴人が増し担保又は発注時前の保証金の預託を請求した場合はこれに応じる旨及び被控訴人が代用証券の範囲，掛目を制限した場合はこれに従う旨の信用取引に関する確認書を差し入れた。
ただし，信用取引期間中，取引当初の時期を除いては，委託保証金が不足した場合でも，控訴人において現金を支払って補充したことはなく，他の証券の売却等でまかなわれた。また，現引きについても，他の証券を売却して現引きの代金に充てており，控訴人において現金を支払ったことはなかった。


(9)　控訴人は，Ｆから，株式相場が下落していて損が出ているなどといわれていたところ，平成９年９月下旬に至り，アメリカで公認会計士の試験に合格し，会計分野の業務に就いていて簿記会計に詳しい控訴人の長女が帰国したので，同女に被控訴人との取引内容について相談し，同女において，被控訴人支店に問い合わせをし，ＦとＨから取引内容について説明を受けた上，信用取引を始めた時点と現時点との控訴人の資産の簿価の差額を計算したところ，約３０００万円もの簿価損が生じていることが判明したため，控訴人は，被控訴人との取引をやめる方向で処理することとし，かつ，弁護士に相談するなどして，被控訴人に対する損害の賠償（損失のてん補）を求めたが，拒否されたため，調停を経て，本訴を提起した。
２　不法行為の成否について
(1)　一任取引
以上認定の事実によれば，控訴人は，信用取引のすべてについて予め来店又は電話して自ら売買の指示をしたものではないものの，毎月月次報告書の送付を受け，自ら被控訴人支店に来店して個々の取引内容について説明を受けて回答書に署名押印して提出していたのであるから，事後的には信用取引のすべてについて承諾していたものと認められる。したがって，信用取引をもって無断売買で無効であるということはできない。控訴人がこのような信用取引を開始したのは，被控訴人担当者Ｆらから，預かり資産（証券）高が４０００万円を超えていることから，これらを委託保証金に充当して新たな資金を拠出することなく信用取引を開始することができるものとして，信用取引を勧められてこれに応じたものであり，その際，控訴人は従前から主として被控訴人担当者の勧めに従って証券取引をしていたもので，証券取引の知識，経験を十分に有していて自ら株価の動向を予測して株の売買注文ができるような状態ではなかったので，被控訴人担当者から勧められるままに一任取引（証券業者が顧客から売買の別，証券の銘柄，価格，数量等の決定を一任され，顧客の計算で行う売買取引）的に信用取引をすることを任せたものと推認される。これに対し，被控訴人は，控訴人が旅行していた時期や取引相場が悪くなった期間に取引がないことから一任取引でないと主張するが，一任取引は不相当，不適法な取引であるとされていた（旧証券取引法５０条１項３号）のであるから，取引担当者としても，顧客が不在の期間中は取引を控えるのは当然であり，また，顧客の委託を受けて取引をしているので，取引相場が悪くなった期間にも取引を控えることは取引担当者の選択として当然にあり得ることであるから，被控訴人の主張は理由がない。
(2)　適合性の原則
次に，適合性の原則は，証券会社が顧客に対する投資勧誘に際し，顧客の投資目的，財産状態，投資経験等に照らし，不適合な証券取引を勧誘してはならないというものであり，信用取引は，一定の投資経験，知識，資力等を求められ，投資額に比べて大きな利益が期待できる反面，予想と違った場合には損失も大きくなる危険性のあるハイリスク・ハイリターンの商品である（それゆえ，被控訴人支店では，信用取引を開始するに先立ち，副支店長クラスによる面談・説明が義務づけられていた。）ところ，控訴人は，大学を卒業し，長年都庁に勤めた後，会社役員をしていたもので，証券取引開始当時約５０００万円の資産を保有していたが，その直前に購入した４０００万円余りの外国債券は，為替リスクを除けば，当時の銀行金利等と比較してかなり高い確定利率による利益が見込まれたものであるし，この購入自体も被控訴人担当者の勧めによるものであるから，控訴人の上記のような経歴，資産保有をもって控訴人に信用取引をする適合性があるということはできず，また，控訴人が年平均１０回程度の個別的な株式等の証券取引をしてきたとしても，いずれも被控訴人担当者の勧めに従って取引してきたものであり，控訴人において継続的に信用取引をすることにより，上記外国債券購入時に見込んでいた月額２０万円程度の利益を上げ得る程の投資知識，経験等を有していたということは到底できないから，被控訴人担当者が控訴人に信用取引を勧めたのは，適合性の原則に反するものというべきである（それゆえ，被控訴人担当者は，控訴人に対し，一任的な取引をすることを前提に信用取引の勧誘をしたものと推認される。）。
(3)　過当取引（取引の過当性）
そして，信用取引期間は約１年間（買付期間は約１１か月間）で，その約定買付注文件数は１１７回に及んでおり（売付けも同様），１か月平均約１０件，平均して２営業日で１件あり（売付けも併せると，１か月平均約２０件，平均して１営業日で１件あることになる。），１日に数銘柄の売買がされたことも少なくない状態であり，信用取引による手数料額は１１７０万７３３４円に達しており，後記控訴人の被った損害額（過失相殺前）の約３３パーセントになっている。控訴人の従前の証券取引が年間平均１０件弱であったことなどの控訴人の証券取引経験，投資目的・指向等に照らして，Ｆにより一任取引的に行われた信用取引は，多量，頻繁で，社会的相当性を逸脱した過当取引に当たるというべきであり，被控訴人担当者の手数料稼ぎといわれてもやむを得ないといわざるを得ない。(4)　以上のとおりで，Ｆにより行われた控訴人の名義及び計算による信用取引は，当初から一貫して一任取引的に行われたものであり，Ｆらにおいて控訴人にこのような信用取引を勧誘して承諾させたことは，適合性の原則に反するものであり，しかも，その取引内容は過当売買に当たるものというべきであるから，全体として違法なものとして不法行為を構成するというべきであり，被控訴人は，Ｆらの使用者として，信用取引により控訴人が被った損害を賠償すべき責任を負うものである。
３　損害について
(1)　信用取引による損害
信用取引による損害額は，各取引に係る株式について，（買付代金＋手数料）－（売却代金－諸税－手数料）の損益計算をした総和であり，その開始時である平成８年９月２４日から昀終精算時点である平成９年１１月１１日（１５時時点の終値）までの計算をすることになる。そして，現引きした分についても，現引きは，信用取引による買付けをした結果である（しかも，被控訴人担当者の判断，提案によりされた。）から，現引きにより株を取得したことによるその後の損害も信用取引による損害というべきである。以上により損害額を計算すると，控訴人主張のとおり，次のとおりとなる。ア　信用取引による現引分損害（客渡分を除く。）   ５３５万８５８６円
別紙計算表ＮＯ１のとおり


平成１５年（ワ）第１０８８２号　特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結の日　平成１６年６月２日
判　　　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　　株式会社日新
訴訟代理人弁護士　　　　藤　本　　　徹
同　　　　　　　　　　　近　藤　幸　夫
訴訟代理人弁理士　　　　東　尾　正　博
同　　　　　　　　　　　鳥　居　和　久
同　　　　　　　　　　　田　川　孝　由
同　　　　　　　　　　　北　川　政　徳
補佐人弁理士　　　　　　鎌　田　文　二
被　　　　　　告　　　　株式会社ジャストコーポレーション
訴訟代理人弁護士　　　　安　原　正　之
同　　　　　　　　　　　佐　藤　治　隆
同　　　　　　　　　　　小　林　郁　夫
同　　　　　　　　　　　鷹　見　雅　和
補佐人弁理士　　　　　　平　崎　彦　治
主　　　　　　　　　文
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
１　被告は、別紙物件目録(1)記載の物件を製造し、販売し、又は販売の申し出をしてはならない。
２　被告は、その占有に係る別紙物件目録(1)記載の物件を廃棄せよ。３　被告は、原告に対し、２１００万円及びこれに対する平成１５年１０月２９日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
本件は、ケースに関する特許権を有する原告が、被告によるＤＶＤ貸出用ケースの製造販売等が、上記特許権を侵害すると主張して、その差止め等と損害賠償を請求した事案である。
１　前提となる事実（当事者間に争いがない。）
(1)　原告は、ビデオ、ＤＶＤ等のレンタルショップで使用する貸出用のケース等の製造販売を業とする株式会社である。
被告は、ビデオ、ＣＤショップ向け業務用設備の販売等を業とする株式会社である。
(2)　原告は、下記の特許権を有している（以下、この特許権を「本件特許権」といい、その特許請求の範囲の請求項４記載の発明を「本件発明」という。）。
発明の名称　　　　ケース
出願日　　　　　　平成１１年６月２１日
出願番号　　　　　特願平１１－２１２５８９号
公開日　　　　　　平成１３年１月９日
公開番号　　　　　特開２００１－２１０１号
登録日　　　　　　平成１５年１月３１日
特許番号　　　　　第３３９４７２８号
特許請求の範囲の請求項４は、別紙特許公報の該当欄記載のとおり上記請求項の構成要件は、以下のとおり分説される。
Ａ　側面に商品の出し入れ用の開口を有する箱体と、この箱体の下縁側に適宜のヒンジを介し前記開口を開閉するように設けた蓋体と、この蓋体と前記箱体とのそれぞれの側壁の上縁から連なって上方に突出すると共に、延長を内方に７字状に屈曲した屈曲壁によって設けた並列係合溝とで構成したケースと、Ｂ　前記係合溝に連結板を介し対向する両側板の上縁部を前記ケースの閉鎖状態維持の係合状態に、かつ抜き差し自在に差し込んだスライダとからなり、Ｃ　上記スライダと上記ケース或いは係合溝との対向面に前記スライダの差し込みにともない押し戻され、かつ差し込み終了にともない係合関係になるよ
うな係止手段を設けた
Ｄ　ことを特徴とするケース。
(3)　被告は、別紙物件目録(1)添付の図１ないし８（ただし、付された番号部分を除く）記載のとおりの、商品名を「ＤＶＤクイックレンタルロックケースＶｅｒ．III」という、ＤＶＤ等のレンタルショップで使用するＤＶＤ貸出用ケース（以下「被告製品」という。）を製造販売し、販売の申し出をし、また、現に占有している（ただし、被告製品の構造の説明については後記のとおり当事者間に争いがある。）。
２　争点
(1)　本件発明の技術的範囲は出願当初の特許請求の範囲の記載に基づいて定め
られるべきか
〔被告の主張〕
後記(3)の被告の主張のとおり、本件特許権には違法な補正に基づいて特許されたという無効理由が存在する。したがって、本件特許権が有効性を維持するためには、少なくとも補正前、すなわち出願時の特許請求の範囲の記載による必要がある。


本件発明についての、出願当初の特許請求の範囲は、「側面に商品の出し入れ用の開口を有する箱体と、この箱体の下縁側に適宜のヒンジを介し前記開口を開閉するように設けた蓋体と、この蓋体と前記箱体との上縁に設けた並列係合溝とで構成したケースと、前記係合溝に前記ケースの閉鎖状態維持の係合状態に、かつ抜き差し自在に差し込んだスライダとからなり、上記スライダと上記ケース或いは係合溝との対向面に前記スライダの差し込みにともない押し戻され、かつ差し込み終了にともない係合関係になるような係止手段を設け、この係止手段を挟んで対向する面間に前記係止手段の係合解除用解除具の差し込み間隙を設けたことを特徴とするケース。」というものであり、この構成要件は、以下のとおり分説される。ａ　側面に商品の出し入れ用の開口を有する箱体と、この箱体の下縁側に適宜のヒンジを介し前記開口を開閉するように設けた蓋体と、この蓋体と前記箱体との上縁に設けた並列係合溝とで構成したケースと、ｂ　前記係合溝に前記ケースの閉鎖状態維持の係合状態に、かつ抜き差
し自在に差し込んだスライダとからなり、
ｃ　上記スライダと上記ケース或いは係合溝との対向面に前記スライダの差し込みにともない押し戻され、かつ差し込み終了にともない係合関係になるよ
うな係止手段を設け、
ｄ　この係止手段を挟んで対向する面間に前記係止手段の係合解除用解
除具の差し込み間隙を設けた
ｅ　ことを特徴とするケース
本件発明の技術的範囲は、上記の出願当初の特許請求の範囲の記載に基づいて定められるべきであり、被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか否かも、上記構成要件を充足するか否かによって判断されるべきである。
〔原告の主張〕
特許発明の技術的範囲は、特許登録された特許請求の範囲の記載に基づいて定められるべきことは当然であり、補正前の特許請求の範囲の記載によるべき理由はない。
(2)　被告製品の構成要件充足性
〔原告の主張〕
ア　被告製品の構成は、別紙物件目録(1)記載のとおりである（なお、本項において、被告製品の部材の番号及び名称は、別紙物件目録(1)記載のものを用いる。）。
イ　被告製品において、ＤＶＤを出し入れする開口を有しＤＶＤを収容するための空間７を備える本体１は、構成要件Ａの「側面に商品の出し入れ用の開口を有する箱体」に該当し、本体１の下縁に継手部４を介して本体１の開口を開閉可能に被う蓋２は、構成要件Ａの「箱体の下縁側に適宜のヒンジを介し前記開口を開閉するように設けた蓋体」に該当し、本体１の壁面１１４と蓋２の壁面１１５は、構成要件Ａの「蓋体と箱体のそれぞれの側壁」に該当し、壁面１１４の上方には壁面１１８が、壁面１１５の上方には壁面１２０が、それぞれ連続して設けられており、これらは構成要件Ａにいう「側壁の上縁から連なって上方に突出する」ものである。
被告製品の壁面１１８と、この上方に内向きに設けられた壁面１１０と、壁面１１０の前後両端部、その中間部に壁面１１８に対し平行に設けられた下向きのガイド片１０８ａは、構成要件Ａの「７字状に屈曲した屈曲壁」に該当し、これらは溝形状を呈している。同様に、被告製品の壁面１２０と、この上方に内向きに設けられた壁面１１２と、壁面１１２の前後両端部、その中間部に壁面１２０に対し平行に設けられた下向きのガイド片１０８ｂも、構成要件Ａの「７字状に屈曲した屈曲壁」に該当し、これらは溝形状を呈している。これらの７字状に屈曲した壁面の溝形状部分は、互いに対面し、この溝形状部分に、ロック板１０の上縁部２６ａとロック板１０の壁面２６ｂとが差し入れられて、本体１と蓋２とが閉鎖状態に維持されるから、これらの溝形状部分は構成要件Ａの「延長を内方に７字状に屈曲した屈曲壁によって設けた並列係合溝」に該当する。したがって、被告製品は構成要件Ａを充足する。
なお、上記７字状の屈曲壁は、部分的であっても、箱体と蓋体を閉鎖状態に維持するために必要な部分に設けられていれば足り、被告製品においても、本体１と蓋２を閉鎖状態に維持するために必要な部分であるロック板収容部８ａ、８ｂの前後両端部及び中間部に設けられているから、被告製品が構成要件Ａを充足することに変わりはない。
ウ　被告製品において、ロック板１０の上縁部２６ａと壁面２６ｂは、ガイド端部背面１４の上方両側に対向するように連続して形成されており、壁面が構成要件Ｂの「連結板」に、上縁部２６ａと壁面２６ｂが構成要件Ｂの「連結板を介し対向する両側板」に該当し、上縁部２６ａと壁面２６ｂは、ロック板収容部８ａ、８ｂの溝形状部分に差し入れられて係合して本体１と蓋２が開かないように閉鎖状態に維持し、またロック板収容部８ａ、８ｂの溝形状部分に対して抜き取り可能であるから、ロック板１０は構成要件Ｂの「両側板の上縁部をケースの閉鎖状態維持の係合状態に、かつ抜き差し自在に差し込んだスライダ」に該当する。したがって、被告製品は構成要件Ｂを充足する。
エ　被告製品において、ロック板１０のガイド端部背面１４には、金属製の板バネで構成された前後２個のロックツメ１８が、ガイド端部背面１４の下面側に突出するように設けられている。また、蓋２の上方に設けられたロック板収容部８ｂの壁面１２０には、ロック板１０の差し込みにともなってロックツメ１８が引っ掛かる係止部２８が、ロックツメ１８に対面するように形成されている。これらは、構成要件Ｃの「スライダとケース或いは係合溝との対向面にスライダの差し込みにともない押し戻され、かつ差し込み終了にともない係合関係になるような係止手段を設けた」ものである。
したがって、被告製品は構成要件Ｃを充足する。
なお、構成要件Ｃにおいて、「係止手段」は、「スライダ」と「ケース或いは係合溝」との間の係合関係を形成するものであるから、「スライダ」の「係止手段」を構成する部材と、「ケース或いは係合溝」の「係止手段」を構成する部材とが、対向面に設けられれば足りるものである。


被告製品においては、係止部２８は、蓋２の壁面１２０に一体に形成され、この係止部２８の上面にロックツメ１８に係合する部分が形成されているため、係止部２８の上面がロック板１０のガイド端部背面１４に対向する面となり、この面がロック板１０と係合関係を構成する相手側部材であるケース側に設けられている。
したがって、被告製品における「係止手段」は、「スライダとケース或いは係合溝との対向面」に設けられたものといえ、構成要件Ｃを充足するものである。
オ　以上のとおりであるから、被告製品は本件発明の構成要件をすべて充足しており、本件発明の技術的範囲に属するものである。
〔被告の主張〕
ア　被告製品の構成は、別紙物件目録(2)記載のとおりである（なお、本項において、被告製品の部材の番号及び名称は、別紙物件目録(2)記載のものを用いる。）。
イ　前記(1)の被告の主張のとおり、本件発明の技術的範囲は、特許出願当初の特許請求の範囲の記載に基づいて解すべきであるところ、以下のとおり、被告製品はその構成要件（ａないしｅ）のすべてを充足するものではない。(ア)　被告製品において、本体ケース１が「箱体」に、蓋２が「蓋体」に該当するとしても、被告製品にはそれぞれの「上縁に設けた並列係合溝」が存在しない。
すなわち、本件特許の出願当初の明細書の発明の詳細な説明の記載によれば、上記「並列係合溝」は、「蓋体」及び「箱体」の上端部かつ周壁の外側に形成されるものと解すべきであるが、被告製品では、本体ケース１の上端部である本体ケース上面１１０及び蓋２の上端部である蓋上面１１２の外側にはいかなる構造も有さない。
また、「溝」と称するためには、連続した凹形の断面構造を有しなければならないところ、ガイド片１０８は本体ケース上面１１０及び蓋上面１１２の内側部分のごく一部分から内方に僅かに突出しているにすぎないものであるから、このようなガイド片１０８によっては、被告製品は溝の構造を有することにはならず、「係合溝」は存在しない。
したがって、被告製品は構成要件ａを充足しない。
(イ)　上記(ア)のとおり、被告製品は「係合溝」を有しない。また、被告製品において、閉鎖状態を維持する方法は、ロック板１０を「係合溝」に「係合状態に」差し込むことによって行うものではなく、ロック板１０を、本体ケース側面１１１及び蓋側面１１３の切り欠き部分からガイド片１０６ないし１０８にガイドされて本体内部の所定位置まで挿入し、この状態では、①ロック板１０の嵌合凸部２０４が本体ケースの嵌合穴１０３に嵌入しかつ蓋の係合片１０２と係合する状態にあり、②ロック板１０の平板部１１下部が本体ケースの挟持片１０５と本体ケース底面１１４との間に挟み込まれ、かつ２つあるロック板１０の嵌合凸部２０２がそれぞれ２つある蓋の嵌合穴１０１に嵌合し、③２本あるロック板１０の挟持ツメ２０３が本体ケースのポール１０４を挟み込む状態にあることによって行うものである。
さらに、ロック板１０は、本体に挿入完了時点で有するロックツメ１８が本体の係止部２８と噛み合わさることによって係止状態に置かれるものであり、この状態ではロック板１０は解除具Ａを用いなければ本体から離脱させることはできないから、「抜き差し自在に」差し込まれるものでもない。したがって、被告製品は構成要件ｂを充足しない。
(ウ)　構成要件ｃの、「上記スライダと上記ケース或いは係合溝との対向面に・・・係止手段を設け」の意味について、本件特許の出願当初の明細書の発明の詳細な説明の記載や図面を参照すれば、スライダとケース又は係合溝との双方が相対向する面を有していて、それぞれの面に係止手段が設けられているものをいうと解釈するのが相当である。
被告製品では、ロック板１０の係止手段は、ガイド端部背面１４に設けられたロックツメ１８であり、これに対し、ケース側の係止手段は、蓋上面１１２よりも蓋２の内部方向に入った箇所に、蓋２の正面１１５にそれぞれ独立した形で２か所の係止部２８が設けられている。そして、ガイド端部背面１４と蓋２の正面１１５は、対向面にはないから、係止手段がスライダとケース或いは係合溝との対向面に設けられたものとはいえない。
したがって、被告製品は構成要件ｃを充足しない。
(エ)　構成要件ｄの、「係止手段を挟んで対向する面」とは、蓋体又は箱体のいずれかの上面と、これと対向するようなスライダの面とを意味すると解釈するのが相当である。
被告製品では、係止手段は本体ケース上面１１０又は蓋上面１１２に設けられていない。
しかも、ロック板１０のガイド端部背面１４と本体ケース上面１１０又は蓋上面１１２の間にも、ロック板１０のガイド端部背面１４と係止部２８の間にも、「係止手段の係合解除用解除具の差し込み間隙」は設けていない。したがって、被告製品は構成要件ｄを充足しない。
ウ　仮に、本件発明の技術的範囲を、特許登録された特許請求の範囲の記載に基づいて解すべきとしても、以下のとおり、被告製品はその構成要件（ＡないしＤ）のすべてを充足するものではない。
(ア)　被告製品には「蓋体と箱体とのそれぞれの側壁の上縁から連なって上方に突出すると共に、延長を内方に７字状に屈曲した屈曲壁によって設けた並列係合溝」が存在しない。
すなわち、被告製品において、蓋体と箱体の側壁とは、それぞれ底面１１４及び正面１１５にあたり、側壁の上縁とは、底面１１４と本体ケース上面１１０とが接する部分及び正面１１５と蓋上面１１２とが接する部分にあたる。そして、被告製品は、本体ケース上面１１０及び蓋上面１１２の上方には何ら構造を有さず、本体ケース１及び蓋２の側壁上縁からさらに上方に突出する屈曲壁は存在しない。
また、上記イ(ア)のとおり、被告製品のガイド片１０８によっては、被告製品は溝の構造を有することにはならず、「並列係合溝」を構成するような「７字状に屈曲した屈曲壁」も存在しない。
さらに、被告製品において、「７字状」を呈する部分はごく僅かの部分であり、大部分は単なる蓋と本体との噛み合わせ形状である。したがって、被告製品は構成要件Ａを充足しない。


(イ)　上記(ア)のとおり、被告製品は「係合溝」を有しない。また、「連結板を介し対向する両側板」とは、少なくとも同程度のスケールの板状の２枚の側板を別の板状部材で連結した構造を有するものを意味するところ、被告製品のロック板１０は、その大部分が平板部１１によって構成されるものであり、その平板部１１の上端部分にガイド端部背面１４を介してガイド端部２６を形成しているものにすぎないから、「連結板を介し対向する両側板」を有するものとはいえない。
さらに、上記イ(イ)のとおり、被告製品において、閉鎖状態を維持する方法は、ロック板１０を「係合溝」に「係合状態に」差し込むことによって行うものではなく、ロック板１０は「抜き差し自在に」差し込まれるものでもない。したがって、被告製品は構成要件Ｂを充足しない。
(ウ)　構成要件Ｃの、「上記スライダと上記ケース或いは係合溝との対向面に・・・係止手段を設け」の意味について、本件特許の登録時の明細書の発明の詳細な説明の記載や図面を参照すれば、スライダとケース又は係合溝との双方が相対向する面を有していて、それぞれの面に係止手段が設けられているものをいうと解釈するのが相当である。
被告製品では、上記イ(ウ)のとおり、係止手段がスライダとケース或いは係合溝との対向面に設けられたものとはいえない。したがって、被告製品は構成要件Ｃを充足しない。
エ　そもそも、本件発明は、その特許請求の範囲の記載によっても、明細書の図面によっても、「箱体」と「蓋体」というケースの本体部分が存在し、その外側に「並列係合溝」を形成した技術であるというべきである。これに対し、被告製品は、本体ケース１及び蓋２の外側には、何ら構成部材を有せず、ロック板１０も本体ケース部分の内側に設けられたロック板嵌入空間８に収納されるものである。
このように、被告製品は、本件発明と根本的な設計思想を全く異にするものであるから、本件発明の技術的範囲に属しないことは明らかである。オ　以上のとおりであるから、被告製品は本件発明の技術的範囲に属しない。
(3)　本件特許権についての明白な無効理由の有無①（違法な補正）
〔被告の主張〕
本件特許権には以下のとおり無効理由があることが明白であり、このような本件特許権に基づく本件請求は権利の濫用として許されない。すなわち、本件特許は出願後、特許庁審査官による平成１４年６月１８日の拒絶理由通知に対し、平成１４年７月２９日に出願人である原告による補正（以下「本件補正」という。）がされ、その後さらに１回の補正（ただし、特許請求の範囲の請求項４に関わる補正ではない。）を経て特許査定に至ったものである。出願当初の特許請求の範囲の請求項４は、前記(1)の被告の主張に記載のとおりのものであったところ、本件補正において、登録された特許請求の範囲の記載に補正されたものであるが、この補正において、出願当初の特許請求の範囲の記載に存在した「この係止手段を挟んで対向する面間に前記係止手段の係合解除用解除具の差し込み間隙を設けた」という記載を削除している。上記本件補正は、出願当初においては、スライダについて「この係止手段を挟んで対向する面間に前記係止手段の係合解除用解除具の差し込み間隙を設けた」という記載により、係合解除用解除具の差し込みのための間隙を設けたものという制限が加えられていたにもかかわらず、この制限を削除したものである。ところが、明細書添付の図面には、全てのスライダは係合解除用解除具の差し込みのための間隙が存在するものしか記載されておらず、係合解除用解除具の差し込みのための間隙を有しないスライダに関しては、出願当初の明細書には記載されていない。したがって、上記本件補正は、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出すことができない補正を行い、スライダとしての出願当初の技術的範囲を拡大したものであって、特許法１７条の２第３項に違反するものである。
それにもかかわらず、本件特許は、同法４９条１号に違反して特許査定されたものであるから、無効理由が存在するものである。なお、原告は、本件特許権に係る発明においては、係合解除具の構成を何ら限定していないと主張するが、原告が引用する明細書の記載は、係合解除用解除具の差し込み間隙の存在を前提とした係合解除具に関するものであって、スライダに存在する係合解除用解除具の差し込み間隙の構成に関するものではないから、上記原告の主張は当を得ないものである。
〔原告の主張〕
特許請求において、請求項には、出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項を記載すればよく、明細書に記載された実施例だけに発明特定事項が限定されるわけではない。
本件特許の出願当初の明細書の発明の詳細な説明には、「係合解除具２２は、上記の構成に限定されず」と記載しており、本件特許権に係る発明においては、係合解除具の構成を何ら限定していない。
したがって、発明特定事項から係合解除具の構成を削除する補正が、特許法１７条の２第３項の要件を満たさないとはいえず、被告が主張するような無効理由は存在しない。
(4)　本件特許権についての明白な無効理由の有無②（発明未完成）
〔被告の主張〕
本件特許権には以下のとおり無効理由があることが明白であり、このような本件特許権に基づく本件請求は権利の濫用として許されない。ア　すなわち、本件特許権の明細書の発明の属する技術分野の項には、「この発明は、陳列や販売以外に貸し出しケースになると共に、収納商品の盗難を防止するケースや、ケースの開放阻止スライダ及びケースに対するスライダの係合関係解除具に関する。」と記載されているにもかかわらず、特許請求の範囲の各請求項にはスライダの係合関係解除具に関する記載は一切ない。イ　また、本件特許権の明細書に記載に照らせば、本件特許権に係る発明の内容は、盗難防止のため、差し込んだスライダが係止状態になるような係止手段を設けたためにスライダが容易には抜けず、ケースの開放が困難になるような構造を有することであり、このようなケースを実際に使用するに際しては、スライダの係止状態を解除する解除器具も必要であるにもかかわらず、特許請求の範囲の各請求項にはスライダの係止関係を解除する器具に関する記載は一切ない。このような発明では実際に使用することができないものであるから、本件特許権に係る発明は未完成のものである。


ウ　さらに、本件特許権の明細書の発明の効果の項には、「この発明の係るケース及びスライダは、・・・スライダを介しケースの開放が阻止されてケースに収納してある商品の盗難を防止することができると共に、店側の解除具によってスライダとケースとの係止手段の係合関係を解除して、引き抜いたスライダを店側に残すため、ケースを販売或いは貸出しケースとして使用することができる。」と記載されているにもかかわらず、特許請求の範囲の各請求項にはスライダの係止手段の係合関係を解除する解除具に関する記載はなく、スライダの係止状態を解除する方法は請求項には示されていない。したがって、本件特許権に係る発明は、上記のような作用効果を有するものではなく、未完成のものである。エ　加えて、本件発明は、構成要件Ｂで、スライダを係合溝に「抜き差し自在に」差し込まれるものとしつつ、構成要件Ｃで、スライダの「差し込み終了にともない係合関係になる」係止手段を設けるものとしている。この両者は両立し得ないものであり、このように、本件発明はそれ自身矛盾を含むものであるから、未完成のものである。
オ　以上のとおり、本件発明は、未完成のものであり、無効理由が存在するものである。
カ　なお、原告は、本件発明について、特別な係合解除具は必ずしも必要ではないと主張するが、そのような緩やかな係合関係しか生じない係止手段では、盗犯防止効果を生じさせることができないことは明らかである。しかも、原告の上記主張によっても、係合解除具を必要とするものについては、上記エの矛盾が残る上、上記アないしウの問題は解消されない。原告の主張が、係合解除具を用いなければスライダの係合関係を解除できないものは本件発明の技術的範囲に含まれないということを意味するのであれば、被告製品は、スライダの係合関係の解除に係合解除具を必要とするものであるから、本件発明の技術的範囲に含まれないこととなる。
〔原告の主張〕
本件発明は、蓋体と箱体のそれぞれの側壁の上縁から連なって上方に突出すると共に、延長を内方に７字状に屈曲した屈曲壁によって設けた並列係合溝に、スライダを抜き差し自在に差し込むという構成により、防犯効果を得ることを特徴とするものである。このような構成により、係合状態に差し込むスライダがケースの表面に露出せず、箱体と蓋体内に隠れるため、スライダが箱体や蓋体の外面に露出するものに比べ、スライダを抜き取ろうとする意識が格段に芽生え難くなるものであり、防犯効果としては、スライダの係合手段を強固にするよりも高い。したがって、本件発明において、スライダの係合解除具は、必須のものではなく、特別な係合解除具を必要としないで、スライダの係合関係を解除できる場合も、防犯効果を奏するものであり、係合解除具の構成が記載されていないからといって、本件発明は未完成のものではないし、構成要件ＢとＣの間に矛盾も存在しない。
以上のとおりであるから、被告が主張するような無効理由は存在しない。(5)　本件特許権についての明白な無効理由の有無③（新規性・進歩性欠如）
〔被告の主張〕
本件特許権には以下のとおり無効理由があることが明白であり、このような本件特許権に基づく本件請求は権利の濫用として許されない。すなわち、本件特許出願以前である平成７年６月２日に発行された実開平７－２９６９２号公開実用新案公報（乙３）に実用新案登録請求の範囲の請求項４として記載された発明は、本件発明と同一である。また、平成６年当時、上記実用新案登録請求の範囲の請求項４の実施品が出願人により製造販売されていた。したがって、本件特許権は、特許法２９条１項各号に違反して特許されたものである。仮に、本件発明に新規性が認められるとしても、上記のとおり、平成６年当時に、上記実用新案登録請求の範囲の請求項４の実施品が製造販売されていたのであるから、当業者にとって、本件発明に想到することは容易であった。したがって、本件特許権は、特許法２９条２項に違反して特許されたものである。以上のとおり、本件特許権には無効理由が存在する。
〔原告の主張〕
本件発明は、蓋体と箱体のそれぞれの側壁の上縁から連なって上方に突出すると共に、延長を内方に７字状に屈曲した屈曲壁によって設けた並列係合溝に、スライダを抜き差し自在に差し込むという構成により、係合状態に差し込むスライダがケースの表面に露出せず、箱体と蓋体内に隠れるので、スライダが箱体や蓋体の外面にそのまま露出するものに比べ、スライダを抜き取ろうとする意識を芽生え難くするという効果を奏する。
実開平７－２９６９２号公開実用新案公報に実用新案登録請求の範囲の請求項４として記載された発明や、被告がその実施品と主張する物件は、ロック部材が外面にそのまま露出する構造であり、上記の本件発明の構成について開示するところがない。したがって、これらは本件発明と同一ではなく、これらから本件発明に容易に想到することもできない。
以上のとおりであるから、被告が主張するような無効理由は存在しない。
(6)　損害
〔原告の主張〕
被告による被告製品の売上は、平均で１か月当たり１７５０万円を下らないから、本件特許権が設定登録された平成１５年１月３１日以降の被告製品の総売上は、１億０５００万円を下らない。
被告の利益率は、売上高の２０パーセントを下らないから、特許法１０２条２項により原告の損害と推定される、被告製品の販売により被告が受けた利益は、２１００万円を下らない。
〔被告の主張〕
否認ないし争う。
第３　当裁判所の判断
１　争点(1)（本件発明の技術的範囲は出願当初の特許請求の範囲の記載に基づいて定められるべきか）について
被告は、本件特許権には、違法な補正に基づいて特許したという無効理由が存在することを前提として、これを回避して本件特許権が有効性を維持するためには、補正前の特許請求の範囲の記載に基づいて本件発明の技術的範囲を定める必要があると主張する。
しかしながら、仮に、被告が主張するような無効理由が存在するのであれば、その特許権は無効審判により無効とすべきものであり、その存在が明らかであれば、本件のような侵害訴訟においてもその権利行使は権利の濫用として許されないものであって、発明の技術的範囲を定めるにあたって補正前の特許請求の範囲の記載に基づくべきものとは解されない。
したがって、本件発明の技術的範囲は、特許登録された特許請求の範囲に基づいて定めるべきものである。この点についての被告の主張は採用することができない。
２　争点(2)（被告製品の構成要件充足性）について
(1)　構成要件Ａについて


ア　本件特許権の特許公報である甲第２号証によれば、本件特許権の明細書には、発明の実施の形態の項において、「この発明の第１の実施形態のケースＡは、図１及び図２に示すように、側面に商品の出し入れ用の開口１を有する箱体２と、この箱体２の下縁側にヒンジ３を介し開口１を開閉するように設けた蓋体４とで構成されている。上記の箱体２は、図示の場合側壁５と、この側壁５の各辺縁から連なって側壁５の裏面側に突出する周壁６とで構成され、蓋体４は、図示の場合側壁７と、この側壁７の下辺以外の辺縁から連なって側壁７の裏面方向に突出すると共に、周壁８とで構成され、ヒンジ３は、図示の場合側壁７の下辺と周壁６との連結部分にハーフカットにより設けたが、他のヒンジを用いることもあり、合成樹脂を素材とした成形などで設ける。勿論、周壁６、８などの一部に収納商品の抜き取りができない切欠きなどを設けることもある。また、箱体２と蓋体４との上縁（ヒンジ３に対向する辺側）には、側壁５、７の上縁から連なって上方に突出すると共に、延長を内方から下方に屈曲した７字状の屈曲壁１０を形成して並列係合溝９、９が設けられてある。上記のように構成すると、箱体２に例えばレンタルショップにあっては、レンタル商品を収納したのち、蓋体４によって開口１を閉鎖する。このとき、係合溝９、９は、図２に示すように並列状になる。」（段落【００１２】ないし【００１５】）と記載されていることが認められ、この記載に照らせば、本件発明の構成要件Ａにいう「箱体」とは、収納すべき商品を収納する部材をいい、「蓋体」とは、箱体の開口を開閉する部材をいうものと解するのが相当である。
ところで、被告製品を表す図面であることについて当事者間に争いのない別紙物件目録(1)添付の図１ないし８及び被告製品である検甲第１号証によれば、被告製品において、商品が収納される空間は、原告が主張するところの壁面１１４及びその左右両辺縁から連なって突出する壁面１１１ａ、１１１ｂの内側に形成され、壁面１１１ａ、１１１ｂの突出方向に開放している空間７であり、壁面１１４の下辺縁と継手部４を介して設けられた壁面１１５及びその左右両辺縁から連なって突出する壁面１１３ａ、１１３ｂは、上記壁面１１４、１１１ａ、１１１ｂから形成される空間７の内側の開放部分を開閉するように設けられていることが認められる。そして、被告製品において、収納すべき商品は、壁面１１５の側についてはリブ１１６の上縁線とその延長線より下方に、壁面１１４の側については閉鎖時にリブ１１６の上縁線とその延長線に対向する線（概ねガイド片１０６とその延長線付近である。）より下方に収納されることも認められる。以上によれば、被告製品の、原告が主張するところの壁面１１４、１１１ａ、１１１ｂから構成される本体１は、構成要件Ａにいう「側面に商品の出し入れ用の開口を有する箱体」に該当し、継手部４は、構成要件Ａにいう「箱体の下縁側」の「ヒンジ」に該当し、壁面１１５、１１３ａ、１１３ｂから構成される蓋２は、構成要件Ａにいう「開口を開閉するように設けた蓋体」に該当すると認められる。
したがって、被告製品において、「箱体」に該当する本体１の「側壁」に該当するのは原告が主張するところの壁面１１４であり、「蓋体」に該当する蓋２の「側壁」に該当するのは壁面１１５であると解すべきである。イ　上記アのとおり、本件発明の構成要件Ａにいう「箱体」とは、収納すべき商品を収納する部材をいい、「蓋体」とは、箱体の開口を開閉する部材をいうものと解すべきであり、被告製品において、収納すべき商品は、原告が主張するところの壁面１１５の側についてはリブ１１６とその延長線より下方に、壁面１１４の側については閉鎖時にリブ１１６とその延長線に対向する線より下方に収納されることからすれば、「蓋体」の「側壁」の「上縁」は、壁面１１５におけるリブ１１６の上縁線とその延長線の部分であり、「箱体」の「側壁」の「上縁」は、壁面１１４における閉鎖時にリブ１１６の上縁線とその延長線に対向する線の部分であるということができる。
したがって、被告製品において、構成要件Ａにいう「蓋体と箱体とのそれぞれの側壁の上縁から連なって上方に突出する」「壁」には、原告が主張するところの壁面１１８及び壁面１２０がそれぞれ該当する。ところで、原告が主張するところの、それぞれ３個ずつ存在するガイド片１０８ａ及びガイド片１０８ｂについて、いずれもロック板１０の挿入口に近いものから順に、ガイド片１０８ａイ、１０８ａロ、１０８ａハ及びガイド片１０８ｂイ、１０８ｂロ、１０８ｂハと呼ぶとすると、別紙物件目録(1)添付の図１ないし８及び検甲第１号証によれば、壁面１１８及び壁面１２０は、いずれも、その上端の一部が、ガイド片１０８ａイ及びガイド片１０８ｂイとして内側に屈曲しており、その部分の断面は、いずれも７字状となっていること、蓋２の閉鎖時には、上記７字状を形成した部分が並列となり、さらにロック板１０の挿入時には、上記７字状を形成した部分にロック板１０の上縁部２６ａと壁面２６ｂが差し入れられることが認められる。
したがって、被告製品において、原告が主張するところの壁面１１８及び壁面１２０は、構成要件Ａにいう「延長を内方に７字状に屈曲した屈曲壁」に該当し、これによって設けられた上記７字状を形成した部分が、構成要件Ａにいう「並列係合溝」に該当するということができる。
ウ　以上のとおり、被告製品のうちロック板１０を除いたケース部分は、本件発明の構成要件Ａを充足する。


エ　被告は、被告製品において、被告が主張するところの底面１１４及び正面１１５が構成要件Ａにいう「蓋体と箱体とのそれぞれの側壁」に該当し、底面１１４と本体ケース上面１１０とが接する部分及び正面１１５と蓋上面１１２とが接する部分が「側壁の上縁」に該当すると主張し、これを前提に、被告製品には「側壁の上縁から連なって上方に突出する」「屈曲壁」が存在しないと主張するが、上記アのとおり、本件発明の構成要件Ａにいう「箱体」とは、収納すべき商品を収納する部材をいい、「蓋体」とは、箱体の開口を開閉する部材をいうものと解すべきであるから、被告が主張するところの底面１１４及び正面１１５も、蓋体と箱体のそれぞれの側壁に該当する部分と、それ以外の部分、すなわち側壁の縁部から連なって突出する壁の部分に区分することができるというべきである。したがって、被告の上記主張は採用することができない。
また、被告は、「溝」と称するためには、連続した凹形の断面構造を有しなければならないと主張し、また、被告製品において、「７字状」を呈する部分はごく僅かであるとも主張するが、本件発明の特許請求の範囲の記載によれば、「係合溝」とは「スライダ」の「連結板を介し対向する両側板の上縁部を」差し込むべき箇所であるとされるものの（構成要件Ｂ）、これ以上の限定はなく、本件特許権の特許公報（甲２）によって認められる本件特許権の明細書の記載にも、「係合溝」についてこれ以上の限定はないから、構成要件Ａにいう「係合溝」というためには、スライダの連結板を介し対向する両側板の上縁部に相当する部材を差し込むに足りる凹形構造があれば足り、これが連続することまでは要せず、また「係合溝」を上記のとおり解する以上、「７字状に屈曲」した部分も、当該屈曲壁の縁部全体にわたって存在することまでは要せず、その一部に存在することで足りると解すべきであるから、被告の上記主張も採用することができない。
(2)　構成要件Ｂについて
ア　被告製品を表す図面であることについて当事者間に争いのない別紙物件目録(1)添付の図１ないし８及び被告製品である検甲第１号証によれば、被告製品において、原告が主張するところのロック板１０は、平板部１１の上縁部２６ａと、壁面２６ｂが対向して設けられ、平板部１１と壁面２６ｂがガイド端部背面１４と壁面１２３によって連結された構成を有していることが認められる。そして、上記(1)イのとおり、蓋２の閉鎖時にケース部分にロック板１０を挿入する際には、ケース部分の並列係合溝にロック板１０の上縁部２６ａと壁面２６ｂが差し入れられ、ケース部分の上記並列係合溝を形成するガイド片１０８ａイ及びガイド片１０８ｂイの外側に、ロック板１０の上縁部２６ａと壁面２６ｂが存在することによって、ケース部分の閉鎖状態が維持されることも認められる。さらに、ロック板１０は、解除具Ａを用いることにより、ケース部分との関係において抜き差し自在であることもまた認められる。以上によれば、被告製品の、原告が主張するところのロック板１０のガイド端部背面１４は、構成要件Ｂにいう「連結板」に該当し、ロック板１０の上縁部２６ａと壁面２６ｂは、構成要件Ｂにいう「連結板を介し対向する両側板の上縁部」に該当すると認められる。
そして、上記のとおり、ロック板１０の上縁部２６ａと壁面２６ｂは、「係合溝」に該当する部分に、ケース部分の閉鎖状態維持の係合状態に、抜き差し自在に差し込まれるものであるから、ロック板１０は、「前記係合溝に連結板を介し対向する両側板の上縁部を前記ケースの閉鎖状態維持の係合状態に、かつ抜き差し自在に差し込んだスライダ」に該当するものであり、本件発明の構成要件Ｂを充足する。
イ　被告は、「連結板を介し対向する両側板」とは、少なくとも同程度のスケールの板状の２枚の側板を別の板状部材で連結した構造を有するものを意味すると主張し、これを前提として、被告製品のロック板１０は「連結板を介し対向する両側板」を有するものとはいえないと主張するが、本件特許権の特許公報（甲２）によって認められる本件特許権の明細書の記載をみても、「連結板を介し対向する両側板」を被告主張のように限定的に解すべき記載は存在しないから、被告の上記主張はその前提において採用することができない。
また、被告は、被告製品において、閉鎖状態を維持する方法は、ロック板１０を「係合溝」に「係合状態に」差し込むことによって行うものではなく、他の方法によるものと主張するが、被告が主張するように他の方法によっても閉鎖状態が維持されるとしても、上記アのとおり、ロック板１０をケース部分の並列係合溝に係合状態に差し込むことによっても閉鎖状態が維持されるのであるから、被告の上記主張も採用することができない。


なお、被告は、ロック板１０は、挿入完了時点で係止状態に置かれ、解除具Ａを用いなければ本体から離脱させることはできないから、「抜き差し自在に」差し込まれるものでもないとも主張するが、スライダとケースあるいは係合溝との間に係止手段を設けることが構成要件Ｃのとおり本件発明の要件となっていることに照らせば、スライダの本体からの離脱のために解除具を用いることが必要だとしても、「抜き差し自在」であるということを妨げないというべきである。何故ならば、仮に、解除具を用いなければスライダを本体から離脱させることができないのであれば「抜き差し自在」ではないと解するならば、解除具を用いずともスライダを本体から離脱させることができるという構成（構成要件Ｂ）と、スライダとケースあるいは係合溝との間の係止手段という構成（構成要件Ｃ）を両立させることができなくなり、本件発明は実施することができないものとなるからである。被告は、この点を捉えて、本件発明は矛盾を含むものであり、本件特許権には無効理由が存在するとも主張する（争点(4)の被告の主張エ）。しかし、一般に、発明の内容を解釈する際には、特許請求の範囲の記載全体を通じて、矛盾が生じないように解釈することができるのであれば、そのように解釈すべきものであるところ、本件特許権の特許公報である甲第２号証によれば、本件特許権の明細書には、「この発明の第３の実施形態では、・・・スライダＢと第１の実施形態のケースＡ或いは係合溝９との対向面には、・・・係止手段２１が、また係止手段２１を有する対向面間に係止手段２１の係合解除具２２の差し込み間隙２３が設けてある。」（段落【００２１】）、「上記係止手段２１の係合関係を解除するための間隙２３に差し込む係合解除具２２は、図９、図１０及び図１１に示すように間隙２３に差し込む板状体３１と、・・・長尺片３２と、・・・短尺片３３を並設して形成する。その際、長尺片３２は、図１０に示すようにスライダＢから突出するガイド３４によって前方の係止片２５の下側センターに案内されるように長尺片３２を屈曲させ、そして係止片２５の一側縁から下向きに突出するガイド片３５によって長尺片３２の先を係止片２５の下面センターに案内する。一方短尺片３３は、先端を先細り状にして、係止片２５の両側縁から下向きに突出する並列ガイド片３６間に嵌入して係止片２５の下面センターに案内する。ただし、係合解除具２２は、上記の構成に限定されず、係止手段２１が１個の場合、一枚の板状体を用いて行なう。」（段落【００３０】ないし【００３３】）として、スライダを本体から離脱させるために用いる解除具及びこれを用いた解除の方法が具体的に記載されていることが認められるから、上述のとおり、必要があれば解除具を用いることを前提として、本件発明の特許請求の範囲の中の「抜き差し自在」との用語を解釈すべきである。したがって、被告の上記主張もまた、採用することができない。この点に関連して、被告は、本件特許権に係る発明は、差し込んだスライダが係止状態になるような係止手段を設けたためスライダが容易に抜けないのに、スライダの係止状態を解除する方法が特許請求の範囲の請求項に示されていないから、本件特許権に係る発明は未完成であるとも主張する（争点(4)に関する被告の主張アないしウ）。しかし、本件特許権に係る発明は、解除具の使用が予定されているケースの発明として理解することができ、前記のとおり解除具及びこれを用いた解除の方法も具体的に記載されているから、これを特許請求の範囲に記載しなくても、発明が未完成となるものではない。
(3)　構成要件Ｃについて
ア　構成要件Ｃの、「上記スライダと上記ケース或いは係合溝との対向面に」、「係止手段を設けた」という構成については、本件特許権の特許公報（甲２）によって認められる本件特許権の明細書には特段の記載はないが、通常の用語の解釈としては、上記の構成は、「スライダ」における「係止手段」を設けた「面」と、「ケース或いは係合溝」における「係止手段」を設けた「面」とが、スライダを係合溝に差し込んだ際に対向することを意味すると解するのが相当である。
本件特許権に係る発明は、解除具の使用が予定されているケースの発明として理解することができることは前示のとおりである。ところで、本件特許権の明細書及び図面に、解除具として記載されているものは、係止手段を有する対向面間の間隙２３に差し込む一枚の板状体や、これに長尺片３２と短尺片３３を並設したものであって、スライダとケース或いは係合溝の対向面に係止手段を設け、同対向面間に係止手段の解除具の差し込み間隙を設けておくことで、解除具が、スライダとケース或いは係合溝に上下から挟まれた状態で上記間隙（差し込み間隙）に導かれて係止手段に至り、係止手段の解除を行うように図示されている。そうだとすると、本件特許権の明細書及び図面において、係止手段をスライダとケース或いは係合溝の対向面に設けていることには技術的に意味があるものであって、上記本件特許権の明細書及び図面を考慮した場合にも、通常の用語の解釈と同様、構成要件Ｃの「上記スライダと上記ケース或いは係合溝との対向面に」、「係止手段を設けた」という構成は、「スライダ」における「係止手段を設けた」面と、「ケース或いは係合溝」における「係止手段」を設けた面とが、スライダを係合溝に差し込んだ際に（解除具を係止手段に導くことが可能なように）対向するとの意味と理解される。
勿論、本件特許権に係る発明の技術的範囲内に含まれるケースであれば、これに用いられる解除具の種類にかかわらず、本件特許権を侵害することになるのはいうまでもないけれども、その技術的範囲を定めるにあたって、本件特許権の明細書及び図面を考慮すれば、上記のとおり解されるのである。イ　被告製品において、ケース部分とロック板１０とが、ケース部分に設けられた係止部２８とロック板１０に設けられたロックツメ１８とが噛み合うことによって係止されることは当事者間に争いがないから、被告製品における「係止手段」は、ケース部分における係止部２８とロック板１０におけるロックツメ１８がこれに該当すると認められる。


平成１３年（行ケ）第５７１号　審決取消請求事件
平成１４年５月２１日口頭弁論終結
判　　　　　　　　　　決
原　　　　　　　　告　　　　　株式会社ういろう
訴訟代理人弁護士　　　　　　　藤　　　井　　　冨　　　弘同　　　　　　　　　　　　　　山　　　本　　　卓　　　也同　　　　　　　　　　　　　　鈴　　　木　　　雄　　　一同　　　　　　　　　　　　　　大　河　内　　　將　　　貴被　　　　　　　　告　　　　　特許庁長官　及　川　耕　造指定代理人　　　　　　　　　　山　　　下　　　孝　　　子同　　　　　　　　　　　　　　茂　　　木　　　静　　　代同　　　　　　　　　　　　　　大　　　橋　　　良　　　三
主　　　　　　　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
特許庁が不服２０００－２２７６号事件について平成１３年１１月１４日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，平成１０年７月３日，別紙審決書の理由の写しの末尾に表示されているとおり，図形と「ういろう」，「歌舞伎十八番」及び「外郎」の各文字を組み合わせて成り，商標法施行令１条別表の商品及び役務の区分第３０類の「菓子」を指定商品とする商標（以下「本願商標」という。）の登録出願をした（平成１０年商標登録願第５６０９１号）が，平成１１年１２月２４日拒絶査定を受けたので，これに対する不服の審判を請求した。
特許庁は，これを不服２０００－２２７６号事件として審理し，その結果，平成１３年１１月１４日に，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同年１２月１０日にその謄本を原告に送達した。
２　審決の理由の要点
別紙審決書の理由の写し記載のとおりである。要するに，本件商標中の「ういろう」及び「外郎」の語は，米粉を材料とする蒸し菓子の一種として需要者間によく知られているから，上記菓子の一種を表す「ういろう」，「外郎」の文字を有して成る本願商標を，その指定商品中に「ういろう（外郎）」以外の「菓子」に使用するときは，その商品があたかも「ういろう（外郎）」であるかのように，その品質について誤認を生じさせるおそれがあるので，本件商標は商標法４条１項１６号に該当するものとして商標登録を拒絶されるべきである，というものである。
第３　原告の主張の要点
審決は，「ういろう」及び「外郎」の語は，菓子の一種である「ういろう（外郎）」を意味する普通名詞となっていたと誤って認定したものである。この誤りは，結論に影響することが明らかであるから，審決は，違法なものとして取り消されるべきである。
１　「外郎」の語の由来
原告代表者の名前であるＡ（商業登記簿上の表示は「Ａ」）は，「Ａ」と読み，原告代表者の家系において代々襲名されてきたものである。原告代表者の祖先である陳延祐（法諱を宗敬という。）は，元の順宗皇帝の礼部員外郎の役職にあった者であり，１３６８年，元の滅亡に際し，我が国に帰化し，陳外郎（ちんういろう）と称した。原告代表者の家系の姓名が外郎となったのは，これに始まることである。
陳延祐（陳宗敬）の子である大年宗奇は，明国の薬である「霊宝丹」を日本に伝えた。この薬は，効能が顕著であるとして，時の天皇から「透頂香」の名を賜り，後に外郎家の薬として「薬のういろう」と呼ばれるようになった。また，宗奇は，自ら作った菓子を，外国信使接待のときに供したところ，評判となり，この菓子は，後に，外郎家の菓子として，「お菓子のういろう」と呼ばれるようになった。
その後，五代目定治は，北条早雲に招かれて小田原に移った。原告代表者のＡ家では，室町時代から薬である「透頂香」を，一子相伝で，製造・販売し続け，菓子の「ういろう」も，明治時代以降，菓子の「ういろう」の名の下に，製造・販売し続け，現在でも，Ａ家の家業を法人化した会社である原告により，薬と菓子の両方を製造販売している。
２　「外郎」の語は，原告代表者のＡ家の，日本で唯一の著名な姓名（家名）又は名称であって，普通名詞ではない。


(1)　陳延祐（陳宗敬）は，かつて自らの官職名であった「礼部員外郎」の語の一部である「外郎（がいろう）」を，官職名とは区別する趣旨で「外郎（ういろう）」（唐音又は唐宋音）と呼んで，陳外郎（ちんういろう）と名乗り，「外郎」を原告代表者のＡ家の姓名（姓の名）としたものである。本来「外」の漢字には「ガイ」か「ゲ」の読みしかなく，「外」が「ウイ」と読まれることはない。「ういろう」の語は，我が国において，Ａ家の姓名以外にはない語であり，「外郎」と書いて「ういろう」と読む読み方も，Ａ家の姓名以外にはない読み方である。(2)　株式会社小学館発行の「日本国語大辞典」第二版には，「ういろう［外郎］［名］（外郎（がいろう）は中国の官名，定員外の職員の意。『うい』は唐宋音）①元の礼部員外郎で，室町時代日本に帰化した陳宗敬の子孫の立てた家名。代々医薬を業とした。」と記載されている。株式会社角川書店発行の角川大字源には，「【外郎】」ういろう①元の礼部員外郎の陳宗敬が帰化して立てた家名。」と記載されている。この陳宗敬の子孫の立てた家名の家が原告代表者のＡ家である。
このように，「外郎（ういろう）」は，辞典にも明記されている著名な原告代表者の家名であり，姓名又は通称である。
(3)　山口県地方では，菓子の一種が「外郎（ういろう）」と呼ばれており，この語は，礼部員外郎の役職にあった陳宗敬の官職名「外郎（ういろう）」に由来する，といわれている。
しかしながら，「外郎」が官職名であるか否かについては疑義があり，仮に「外郎」が官職名であるとしても，官職名の「外郎」は，「がいろう」と読まれ，「ういろう」とは読まれないことは，漢和辞典や上記各辞典の記載から明らかである。したがって，山口地方の菓子の名前が官名によるとの説は，明らかに誤りであり，山口県地方でいわれている菓子の命名の故事は，原告代表者のＡ家の家名命名の故事を剽窃するものであり，原告代表者のＡ家の家名を菓子の名前としたことを宣伝するためのものであるにすぎない。
(4)　元来，人の氏名・名称を排他的，専属的に使用する権利は，基本的人権の一つであり，憲法１１条，１３条によって保護されているところである。最高裁判所第３小法廷昭和６３年２月１６日判決（民集４２巻２号２７頁）は，氏名を他人に冒用されない権利・利益である，専用権としての氏名権を承認している。また，商標法４条１項８号は，他人の氏名・名称に対する人格権を保護する規定であるとされている（東京高等裁判所昭和３９年８月１５日判決・判例時報３８４号１６９頁，東京高等裁判所昭和４４年５月２２日判決・判例タイムズ２３７号３０９頁）。
原告代表者の家業を法人化した会社である原告は，「外郎」の家名・姓名の排他的な専用使用権を有している。本願商標中の「ういろう」，「外郎」の各文字は，いずれも，原告代表者のＡ家の家名（姓名）又は通称の字又は読みであり，原告は，これらの文字又は語を，自己の製造販売する菓子の固有名詞として使用する権利を有している。
３　「ういろう」及び「外郎」の語は，原告の製造・販売する著名な薬又は菓子の固有名詞であって，普通名詞ではない。
(1)　原告代表者のＡ家は，室町時代に，薬の外郎，すなわち透頂香の製造・販売を家業として始め，以来，これを続けてきた。太平洋戦争の統制時代にも，統制されることなく，その製造・販売が認められていた。原告は，Ａ家の家業を法人化した会社であり，現在も，透頂香の製造・販売を継続している。透頂香は，現在も，薬の「ういろう」，「外郎」として根強い人気がある。(2)　薬の「外郎」は，日本の伝統的芸能である歌舞伎においても取り上げられている。「外郎売り」は，歌舞伎俳優の二代目市川団十郎が初演して以来，現在に至るまで，歌舞伎十八番の一つとして有名な演題であり，薬の「外郎」を早口言葉で宣伝する台詞は，殊に有名で，その台詞に出てくる薬の「外郎」は，著名な商品名である。
「広辞苑」（乙第１号証），「大辞林」（乙第２号証），「日本語大辞典」（乙第４号証）その他の各辞典には，「ういろう（外郎）」の項目か，「ういろううり（外郎売り）」の項目が必ずあり，その説明の中に，歌舞伎十八番の演目の一つとしての「外郎売」又は「外郎」の説明が記載されている。上記「大辞林」には，「外郎」が「外郎売り」の略称でもあることが記載されている。しかも，本願商標中の「歌舞伎十八番」の語は，小田原の外郎家の薬の外郎（ういろう）こと透頂香を売る薬売りが登場する市川団十郎の著名な歌舞伎の演目を指す語であり，本願商標中の「歌舞伎十八番」「外郎」の字は，一般常識がある通常人が読めば，歌舞伎十八番の一つである「ういろう」売りの物真似で有名な演目の「外郎」又は売られる商品である薬の「外郎」そのものを指す語であると考えるはずであって，これを菓子の一種を指す語と考えることは，考えられない。「広辞苑」，「大辞林」，「日本語大辞典」には，いずれも，「ういろう」の語の説明の最初に外郎薬のことが記載されている。このように，「外郎」は，現在でも，小田原の原告代表者のＡ家の製造する薬である「透頂香」の著名な通称・商品名（固有名詞）である。原告代表者のＡ家は，明治時代に，その製造する菓子を，「ういろう」の名の下に販売するようになり，以来，これを続けた。前述のとおり，原告は，Ａ家の家業を法人化した会社であり，現在でも，菓子の「ういろう」の製造販売を続けている。
このように，「ういろう」及び「外郎」の語は，原告Ａ家の製造する薬や菓子を示す固有名詞である。
(3)　食べ物に関する古典的な書籍である「和漢三才図会」には，「外郎餅」の説明の中で，「外郎」の名は，著名な薬である「透頂香」を製造して有名になり，その薬の名にもなった外郎家の家名，姓名であり，菓子の「外郎」は，その菓子が薬の「外郎」に似ているので「外郎」と云われるようになった，と記載されている。
(4)　このように，「外郎」は，上記書籍の時代から，菓子と薬の名前にもなっている，原告代表者のＡ家の著名な通称又は姓名であり，「外郎家のもの」という意味を有している。


４　「ういろう」，「外郎」の語は，菓子の普通名詞ではない。普通名詞であるといえるためには，それが辞典に記載されているだけでは足りず，取引者・需要者の間でそのように認識されていることが必要である。(1)　審決は，辞典の記載を根拠に，「ういろう」，「外郎」の語は，米粉を材料とする蒸し菓子の一種を表す普通名詞である旨判断した。しかし，審決が根拠とした辞典中の記載は，古い時代の間違った情報による書物を根拠にした記載であって，誤っている。
被告は，「ういろう」，「外郎」が普通名詞であるとして，新聞報道などを挙げる。しかし，上記新聞報道などの記載は，辞典若しくはあいまいな情報に基づく誤った記載であり，取引者・需要者の認識を正確に伝えているものではない。(2)　「外郎」の字を菓子の「ういろう」に使用するのは山口県地方だけであり，同地方以外では，菓子屋・需要者の間では，菓子の名前を「ういろ」，「外良（ういろ）」とするのが主流である。
ア　各辞典において「ういろう」が名物であるとされている名古屋市においては，駅前地下街に「青柳ういろう」の店と並んで「大須ういろ」の店がある。青柳ういろうは，昭和４８年に「外良」と書いて「ういろう」と振り仮名をした商標を出願している。しかし「外良」の字は通常は「ういろ」と読み，昭和４０年代の中ごろまでは，そのように読まれていた。青柳ういろうも，昭和６年駅売りの菓子の巻紙には，「名古屋名物外良」（ういろ）と記載しており，当時，菓子の名は，「ういろ」と呼んでいた。
「ういろ」と「ういろう」，「外良」と「外郎」とは，字も発音も異なる。
名古屋の業者の一部が，マスコミにより「ういろう」の語を宣伝したとしても，他の業者しかも老舗の業者は，昔からの呼び名である「ういろ」，「外良」の語を使用しており，取引者・需要者の間では，「ういろ」，「外良」の語が菓子の名前として認識されている。上記各辞典が，「ういろう」，「外郎」は，「名古屋・山口の名産」と記載しているのは誤りである。上記大須ういろは，いずれも「ういろ」を指定商品として，「ドーム型ういろ」（平成７年８月２３日出願，平成９年８月２９日登録），「風流元禄ういろ」（昭和６３年４月２日出願，平成３年４月３０日登録），「大須　ふかしういろ」（平成１２年１１月１０日出願。平成１３年１１月９日登録）の商標登録を受けている。合資会社餅文總本店は，「第３０類　栗又は栗餡入りういろ」を指定商品として，「栗ういろ」（平成１０年７月１７日出願。平成１１年１０月８日登録）の商標登録を，「第３０類　水分を多くふくんだういろ」を指定商品として，「水ういろ」の商標登録を受けている。
イ　小学館発行の雑誌「サライ」（１９９７年６月１９日発行。甲第１３号証の１ないし５）中の，全国の「ういろう」菓子の記事中には，京都の老舗である京都五建外郎屋につき，「この店では「外郎」ではなく「外良」と書いて「ういろ」と呼ぶ。」との記載が，名古屋の老舗である餅文總本店につき，「同店では京都同様「外良」と書いて「ういろ」と読む。」との記載がある。このように，名古屋，京都の菓子屋では，昔から，菓子の名前は，「外郎」ではなく「外良」であり，「ういろう」ではなく，「ういろ」と呼ばれており，現在もそうであることが明らかである。したがって，これらの店に来店する顧客も「ういろ」と言って菓子を買っているはずであり，これによれば，需要者も「ういろ」と称していることが明らかである。そうすると，現在でも普通名詞である菓子の名前は「ういろ」，「外良」であって「ういろう」，「外郎」ではない，というべきである。ウ　特許庁への申請商標を調査した結果によれば，昭和２０年代から昭和４０年代に，名古屋から岐阜・京都地方においてなされた商標登録申請においては，いずれも，指定商品は「ういろ」とされ，商標名も「ういろ」とされており，「ういろう」を指定商品とし，商標名を「ういろう」とした申請例は見当たらない。①「大須ういろ」（昭和２５年１１月１６日出願。甲第１７号証）②「五建ういろ」（昭和２８年１０月３日出願。甲第１８号証）③「長田のういろや」（昭和３５年６月９日出願。甲第１９号証）④「長良ういろ」（昭和４０年１２月１２日出願。甲第２０号証）エ　被告は，名古屋でも，「ういろう」，「外郎」の語が用いられているとして乙第１０号証の１，２を提出する。しかし，被告の提出する書証には，名古屋地方で，業者が「ういろう」，「外郎」の語を菓子の名前に使用している例は記載されていない。
名古屋の業者自身が，「ういろう」と区別する趣旨で，「ういろ」の語を使用している，と明言している。被告が提出した書証（乙第９号証の６，第１０号証の２，第１１号証の１）中にも，菓子の名前を「ういろ」とする記載がある。オ　以上のとおり，菓子の普通名詞となっている語は「ういろ」，「外良」，であって「ういろう」，「外郎」ではない。
(3)　被告は，「ういろう」，「外郎」が普通名詞であるとの認定の根拠として各辞典の「ういろう」，「外郎」の項に，「菓子の名」と記載されていることを挙げる。しかし，これらの辞典の記載は，江戸時代以降の情報の乏しいいい加減な情報により書かれた書物を根拠にした間違いの記述である。ア　広辞苑第三版は，「ういろう」，「外郎」について「②菓子の名。米の粉を黄などに染め，砂糖を加えて蒸し，四角に切ったもの。形や色が①（薬のういろう）に似る。山口・名古屋の名産」と記載しており，広辞苑第五版は，「菓子の名。米の粉・砂糖・葛粉などを混ぜて蒸したもの。もとは黒砂糖を使っており，色が①（薬，透頂香）に似る。山口・名古屋の名産。ういろうもち。」と記載している。上記記載は，前記「和漢三才図会」の「外郎餅」の記事及び大言海の「透頂香」についての記載（「今，小田原の宇野氏（虎屋）製して売る。黒褐色，方形なり，痰を治すとぞ」）に依っているものと思われる。


しかし，薬のういろうである透頂香の形状は，小さな銀色の丸薬であり（丸薬であることは，古文書に記載されており，銀色であることは，古文書に記載はないものの，原告のＡ家に一子相伝で伝えられてきた製法に合致する。），方形の黒褐色の薬ではないから，上記記載は菓子の「外郎」と薬の「外郎」とを混同している。
日本放送協会のテレビ放送の中にも，薬と菓子とを混同しているものがある（教育放送（３チャンネル）平成１３年６月２２日放送）。イ　偽物は，偽物として記述すべきであって，人々の間で広く知れ渡ったからといって，本物のように記述するのは，辞典としての性格上，許されないことである。このような，誤った辞典の記載を根拠に「ういろう」，「外郎」を普通名詞であると認定することは，許されないことというべきである。(4)　原告代表者のＡ家の家業を法人化した原告は，指定商品を菓子全般として，「お菓子の「ういらう」」の文字から成る商標について商標権（登録第０４５４５８１号。昭和２８年９月３０日出願。同２９年１０月２８日登録。昭和５６年１２月１日譲受け。）を有し，同商標権は現に効力を有している。同商標は，「ういらう」の文字を中心としており，「ういろう」の語が当時から普通名詞であれば，登録は拒絶されていたはずであるのに，何の問題もなく登録されているところからみて，昭和２９年当時には，「ういろう」の語は普通名詞とは考えられていなかったことが明白である。
(5)　特定の商品出所を表示する固有名詞の知的財産権を尊重する風潮は，世界的風潮である。日本国においても，同様に取り扱うべきである。５　仮に，「ういろう」，「外郎」の語が「ういろう」と呼ばれる菓子を意味する普通名詞になったことが認められるとしても，「外郎」の語は，「外郎家のもの」，「外郎家の薬」，「外郎家の菓子」の意味を失っておらず，元来外郎家の菓子の固有名詞として知っている人々にとっては，引き続き，外郎家の菓子の固有名詞としての効力を有し続けている。
お茶の表千家編集の「茶と美第１２号茶席の菓子」（昭和５７年５月１０日発行）には，「ういろう　小田原市の外郎藤右衞門の製品である。」との記載が，株式会社学研発行の「和菓子」（昭和５１年６月１０日発行）には，「ういろう小田原市，外郎藤右衛門の製品である。」との記載がある。元来，「外郎」の語には，外郎家の姓名以外に「ういろう」との読みはない。「外郎」を「ういろう」と読む読み方は，漢字にはない読み方である。したがって，仮に「ういろう」が菓子の一種を示す普通名詞であるとしても，「外郎」の漢字を「ういろう」と読むことはできない。「外郎」を「ういろう」と読むためには，読み方の由来を説明する必要があるから，「外郎」の語は，本来持っていた，「外郎家の家名」，「外郎家のもの」という意味を失っていない。
第４　被告の反論の要点
原告の主張はすべて争う，審決の認定判断は正当であり，審決に，取消事由となるべき瑕疵はない。
１　原告は，「外郎」の語は，菓子の一種である「ういろう（外郎）」を意味する普通名詞でなく，本来の「外郎」の語が持っていた「外郎家のもの」の意味も持っている，と主張し，「ういろう」，「外郎」の語について故事来歴を縷々述べている。
(1)　しかし，「外郎」の語は，審決が述べるように，米粉を材料とする蒸し菓子の一種を指称するものである。このことは，例えば，次の各種辞典の記載からも首肯し得るものである。
ア「広辞苑第五版第一刷」（株式会社岩波書店１９９８年１１月１１日発行。乙第１号証）の「ういろう」の欄には，「【外郎】①・・・陳宗敬が・・・創製した薬。・・・透頂香（とんちんこう）。②菓子の名。米の粉・砂糖・葛粉などを混ぜて蒸したもの。ういろうもち。」と記載されている。イ「大辞林第九刷」（株式会社三省堂１９８９年３月２８日発行。乙第２号証）の「ういろう」の欄には，「【外郎】①薬の一種。痰をきり，口臭を除く丸薬。透頂香。外郎薬。②外郎売りの略。③菓子の一種。米の粉に黒砂糖などで味つけした蒸し菓子。名古屋・山口などの名産。外郎餅。」と記載されている。ウ「大辞泉第一版」（株式会社小学館１９９５年１２月１日発行。乙第３号証）の「ういろう」の欄には，「【外郎】①江戸時代，小田原名産の去痰の丸薬。ういろうぐすり。②米の粉に黒砂糖などをまぜて蒸した菓子。名古屋・山口・小田原などの名物。ういろうもち。」と記載されている。
エ「講談社カラー版　日本語大辞典第二版第五刷」（株式会社講談社１９９７年９月２日発行。乙第４号証）の「ういろう」の欄には，「【外郎】①陳宗敬が伝えた痰切りの妙薬。②米粉を原料としたようかん状の蒸し菓子。名古屋・山口などの名物。」と記載されている。
オ「新編　日本食品事典第一版第五刷」（医歯薬出版株式会社昭和６０年２月１５日発行。乙第５号証）には，「４．菓子類」の項目に「ういろう」として，「（外郎）ういろうはうるち米の粉に砂糖を加えて，セイロウで蒸したもので，淡泊な味と柔らかで，しかも歯切れのよい食感が特徴である。」と記載されている。カ「総合食品事典　ハンディ版第六版」（株式会社同文書院平成１０年４月５日発行。乙第６号証）の「ういろう」の欄には，「外郎　もち菓子の一種である。・・・鎌倉時代からの菓子である。〔原料配合〕砂糖３７５０ｇ，小豆あん２２５０ｇ，小麦粉３７５ｇ，わらび粉，水適量。」と記載されている。キ「菓子　新・食品事典１０」（株式会社真珠書院１９９１年６月２０日発行。乙第７号証）の「ういろう」の欄には，「蒸し菓子の一種。ウルチ米の粉に少量の水を加えて練り，砂糖を加え，箱に流して，せいろうで蒸した菓子。漢字で「外郎」と書く。」と記載されている。


ク「和菓子の辞典初版」（株式会社東京堂出版昭和５８年８月２０日発行。乙第８号証）の「ういろう」の欄には，「「外郎」と書く。いろいろの製法があるが，米粉，餅粉，葛粉，砂糖を合わせて練り，蒸して棹物にした菓子である。」と記載されている。
(2)　さらに，新聞報道（乙第９号証の１ないし１５），インターネットのホームページ情報（乙第１０号証の１ないし３，第１１号証の１，３）によれば，「ういろう」，「外郎」の語は，菓子の一種を示す普通名詞として一般に広く使用されていることが認められる。
(3)　原告が主張するように，「ういろう」，「外郎」の文字が外郎家の姓に由来し，かつて外郎家の製造する菓子の固有名詞であったとしても，当初特定の商品の出所を表示する固有名詞であった語が，時代とともに次第にその商品の種類を示す普通名詞になることは決してまれではない。すなわち，指定商品の一種を示す普通名詞であるかどうかは，当該語を採択，使用する者の意図にかかわりなく，当該語が指定商品の属する特定の業界において，取引者・需要者によって当該商品の一般的名称として認識されるに至っているかどうかで判断すべきものである。当初，固有名詞ないしは商標であったものが，一般に使用され時代の推移とともに，商品の普通名詞になることは，決して珍しいことではないのである（東京高等裁判所平成９年１１月２７日判決・平成９年（行ケ）第６２号）。「ういろう」及び「外郎」の語は，当初は外郎家の製造する菓子であることを示す固有名詞であったものが，次第に菓子の一種を意味する普通名詞になったものであり，（１），（２）で述べた事実からすれば，現在では，一般の取引者・需要者は「ういろう」，「外郎」の語を菓子の一種を指称するものとして理解し認識しているというべきである。
(4)　原告は，名古屋では，菓子の名前は，「ういろ」又は「外良」であり，「ういろう」，「外郎」の語はない，取引者・需要者の間での菓子の呼び名は，「ういろ」，「外良」であり，その菓子の普通名詞は「ういろ」，「外良」，であって，「ういろう」，「外郎」ではあり得ない，と主張する。しかし，名古屋においても，菓子の名称として「ういろう」，「外郎」，の語が用いられていることは，前記ホームページの情報（乙第１０号証の１，２）において「ういろう」及び「外郎」の語が使用されていることからも明らかである。
「ういろう」，「外郎」，「ういろ」，「外良」，の語は，いずれも同じ蒸し菓子の一種を指称しているものということができる（甲第１３号証の１ないし５，乙第１０号証の２，乙第１１号証の１ないし３）。以上のとおり，「ういろう」，「外郎」，「ういろ」，「外良」，のいずれの語を用いるにせよ，これらの語に接する取引者・需要者は，同じ蒸し菓子の一種を示すものとして理解，認識しているというべきである。(5)　このように，「ういろう」及び「外郎」の語は，現在では菓子の一種を示す普通名詞であり，もはや原告代表者の菓子の通称又は商品名とはいえず，「外郎家のもの」の意味を有するものではないというべきである。
２　憲法１３条及び商標法４条１項８号について
原告は，審決の認定判断は，①憲法１３条及び最高裁の判例に反する，②商標法４条１項８号に違反する，と主張する。
しかし，審決は，「ういろう」及び「外郎」は，菓子の一種を示す語であって，そのため，本願商標は，その指定商品中「ういろう（外郎）」以外の菓子に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある，とするものであるから，個人の尊重，幸福追求権，公共の福祉について規定する憲法１３条や，氏名は人格権の一内容を構成する旨判示する原告引用の最高裁判例とは，次元を異にするものである。
商標法４条１項８号が人の氏名，名称を保護する規定であるとしても，既に述べたように，「ういろう」，「外郎」は人の氏名，名称ではなく菓子の一種を示す語なのであるから，審決が商標法４条１項８号に違反するという原告の主張は，前提を欠くことになる。
３　商品の品質について誤認を生じさせるおそれについて(1)　原告は，審決が「ういろう」及び「外郎」が普通名詞であることを前提とした判断をしたのは誤りである，と主張する。しかしながら，上記のとおり，「ういろう」，「外郎」の文字は，外郎家の姓に由来し，かつて外郎家の製造する，薬あるいは菓子の固有名詞であったとしても，現在では菓子の一種を意味する普通名詞になっているのであり，審決の認定判断に誤りはない。(2)　原告は，名古屋及び京都の菓子屋での使用例を挙げて，菓子の名は「ういろ」，「外良」であって「ういろう」，「外郎」ではなく，「ういろう」，「外郎」は普通名詞ではない，と主張する。
しかし，「ういろう」及び「外郎」が菓子の一種を意味する語であることは既に述べたとおりであるばかりでなく，「ういろ」と「ういろう」は同義語として使用されているところである（乙第８号証参照）。原告の主張は失当である。(3)　原告は，各辞典の「ういろう（外郎）」の記載が間違いの記述であり，「ういろう」及び「外郎」を普通名詞とする各辞典の記載は誤りである，と主張する。
しかし，前記のとおり，各種辞典には，「ういろう」及び「外郎」が菓子の名として記述されているのであり，その記述が訂正されているとの証拠もなく，これらがすべて間違いの記述であるとは到底いえない。その由来がどうであれ，遅くとも審決時においては，「ういろう」及び「外郎」の語は，本願商標の指定商品の取引者・需要者によって商品の普通名詞として理解，認識されている以上，菓子の一種を示す普通名詞であるといわざるを得ない。
(4)　本願商標は，その構成中に，「ういろう」，「外郎」及び「歌舞伎十八番」の各文字を有するもので，菓子としての「ういろう（外郎）」を含む「菓子」を指定商品とするものであるから，これをその指定商品に使用した場合には，これに接する取引者・需要者は，その商品が「ういろう（外郎）」であることを表示したものと考えることは必定であり，その指定商品中の「ういろう（外郎）」以外の菓子に使用した場合には，これに接する取引者・需要者は，その商品があたかも「ういろう（外郎）」であるかのごとく，その商品の品質について誤認するおそれがあるというべきである。
本願商標は商標法４条１項１６号に該当するとした審決の認定判断に誤りはない。
第５　当裁判所の判断


１　審決は，「「ういろう」「外郎」は，米粉を材料とする蒸し菓子の一種として需要者間によく知られているところである」（審決書１頁下から５行～３行）として，「外郎」及び「ういろう」の語は，菓子の一種を表す普通名詞であると認定し，この認定に基づき，本願商標は，商標法４条１項１６号に該当するものと判断した。
これに対し，原告は，「ういろう」，「外郎」の語は，普通名詞ではない，と主張する。
２　甲第１３号証の１ないし５，第２４，第２５号証，乙第１ないし第８号証，第９号証の１ないし１５，第１０号証の１ないし３，第１１号証の１，２及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
(1)　「ういろう」及び「外郎」の語についての辞典類の記載ア　広辞苑第五版（株式会社岩波書店１９９８年１１月１１日発行。乙第１号証）の「ういろう【外郎】」の項には，「②菓子の名。米の粉・砂糖・葛粉などを混ぜて蒸したもの。・・・ういろうもち。」との記載がある。イ　大辞林（株式会社三省堂１９８９年３月２８日発行。乙第２号証）の「ういろう【外郎】」の項には，「③・・・菓子の一種。米の粉に黒砂糖などで味つけした蒸し菓子。名古屋・山口などの名産。外郎餅。」との記載がある。ウ　大辞泉（株式会社小学館１９９５年１２月１日発行。乙第３号証）の「ういろう【外郎】」の項には，「②米の粉に黒砂糖などをまぜて蒸した菓子。名古屋・山口・小田原などの名物。ういろうもち。」との記載がある。エ　講談社カラー版日本語大辞典第二版（株式会社講談社１９９７年９月２日発行。乙第４号証）の「ういろう【外郎】」の項には，「②米粉を原料としたようかん状の蒸し菓子。名古屋・山口などの名物。」との記載がある。オ　新編　日本食品事典（医歯薬出版株式会社昭和６０年２月１５日発行。乙第５号証）には，「４．菓子類」の項目の「ういろう（外郎）」の項に，「ういろうはうるち米の粉に砂糖を加えて，セイロウで蒸したもので，淡泊な味と柔らかで，しかも歯切れのよい食感が特徴である。・・・原材料・製法：当初のものは米の粉と黒砂糖を用いていたが，現在では白砂糖を用いた白ういろうが一般的である。そのほかには，抹茶の色と風味が添加されたものもある。ういろうには，包み物，延ばし物，枠流し（棹物）の３種がある。これらはすべてうるち米の粉（上新粉）を主原材料として用い，もち米粉，浮粉（小麦粉でん粉）またはくず粉に砂糖を加え，用途に応じて硬さを調整する。製法は上新粉に砂糖などを混ぜ合わせて，水を徐々に加えながら攪拌して，半流動状にこねつける。・・・保存性：ういろうは関東よりも関西（名古屋地方）で好まれる傾向にある。・・・」との記載がある。
カ　総合食品事典　ハンディ版第六版（株式会社同文書院平成１０年４月５日発行。乙第６号証）の「ういろう　外郎」の項には，「もち菓子の一種である。・・・鎌倉時代からの菓子である。〔原料配合〕砂糖３７５０ｇ，小豆あん２２５０ｇ，小麦粉３７５ｇ，わらび粉，水適量。・・・口当たりの軟らかく，滑らかな菓子である。」との記載がある。
キ　菓子　新・食品事典（株式会社真珠書院１９９１年６月２０日発行。乙第７号証）の「ういろう」の欄には，「蒸し菓子の一種。ウルチ米の粉に少量の水を加えて練り，砂糖を加え，箱に流して，せいろうで蒸した菓子。漢字で「外郎」と書く。・・・山口市の「ういろう」と，名古屋市の「ういろう」が有名である。」との記載がある。
ク　和菓子の辞典（株式会社東京堂出版昭和５８年８月２０日発行。乙第８号証）の「ういろう」の項には，「「外郎」と書く。いろいろの製法があるが，米粉，餅粉，葛粉，砂糖を合わせて練り，蒸して棹物にした菓子である。・・・《ういろう》［神奈川・小田原］この店の「ういろう」は米粉，餅粉，葛粉，砂糖を合せて練り，蒸して棹物にしたもので，小豆，白，挽茶，黒などの種類がある。・・・《餅文総本店》［愛知・名古屋］名古屋には「ういろう」を作る店が多いが，小田原の外郎家のものが名古屋に伝わったものであろう。」との記載がある。
(2)　「ういろう」，「外郎」の語についての新聞記事ア　朝日新聞１９９８年４月８日大阪地方版／岡山　岡山版（乙第９号証の１）には，「ういろう　山口（ちゅうごく特産めぐり）／岡山」の見出しの下に，「ようかんのような歯ざわりと控えめな甘さ。和菓子の「ういろう」といえば，名古屋市や神奈川県小田原市，京都市が有名だ。山口の名物でもある，と言ったら，不思議に思われるだろうか。「外郎（ういろう）」はその昔，漢方薬の名前だった。・・・」と記載されている。
イ　朝日新聞２０００年８月１１日西部朝刊（乙第９号証の２）には，「みんなのＱ＆Ａ」の見出しの下で，「ういろうの作り方　私の家族はみんな「外郎（ういろう）」が大好物ですが，いつも買って食べる訳にはいきません。家で作れる方法を知りたいのです。」と記載されている。
ウ　朝日新聞２００１年６月１２日西部地方版／宮崎（乙第９号証の３）には，「青島ういろう　コシに独特な食感　宮崎市（宮崎　この逸品）／宮崎」の見出しで，「素朴な甘さともちもちした食感が特徴のういろうは，宮崎市の観光地，青島の代表的なおみやげ。・・・原料は砂糖とうるち米の粉。砂糖を入れた水を沸かし，米の粉を混ぜる。どろどろになるまでよくこねて，せいろで蒸すと板状のういろうができあがる。・・・同市青島１丁目のういろう店・・・午前４時には作業を始め，３時間ほどかけて１０切れ入りのういろうを１００食を作り・・・」と記載されている。
エ　朝日新聞２００１年９月１８日名古屋地方版／愛知（乙第９号証の４）には，「イモ菓子１５品　名古屋・北区が特産ＰＲ，まちおこしに期待／愛知」の見出しの下に，「今年は，焼き芋風の焼き菓子のほか，パイ皮のまんじゅう，ういろうなどの力作がそろった。」と記載されている。


オ　朝日新聞２００１年１１月２８日東京朝刊（乙第９号証の５）には，「アレルギーでも楽しくおやつ　母親たちのレシピ特集，続々刊行」の見出しの下に，「蒸しパン，ごまクッキーなど３０分ほどでできる手軽なものや，ういろう，桜もちといった和菓子まで，収録したレシピはバラエティーに富んでいる。」と記載されている。
カ　朝日新聞２００２年２月４日名古屋地方版／三重（乙第９号証の６）には，「バレンタイン，新味で演出　占い・祈とう企画も／三重」との見出しの下に，「中高年層には和菓子が人気だ。虎屋ういろ（伊勢市）はチョコを混ぜ，アーモンドを散らしたういろうを１本４００円で４日から販売する。」と記載されている。
キ　読売新聞１９９９年３月９日東京朝刊（乙第９号証の７）には，「［情報ランド］お土産食品」の見出しの下に，「愛知　ういろう〈１〉江戸時代に中国人が伝えたとされ，元は米の粉に砂糖を混ぜて蒸した素朴な菓子。今では“トッピング”もいろいろ。「ういろ」とも・・・」，「山口　外郎　（ういろう）〈１〉室町時代からの銘菓。伝統的な小豆のほか，抹茶や豆入りも人気・・・」と記載されている。
ク　読売新聞２０００年１１月１７日西部朝刊（乙第９号証の８）には，「阿知須町商工会が新土産品４品を開発　「外郎」などきらら博でＰＲ＝山口」の見出しの下に，「〈１〉「あじすの外郎（ういろう）」・・・外郎は，糖度が高いカボチャやムラサキイモを使っているのが特徴で，黒，黄，紫の三色。」と記載されている。
ケ　読売新聞２００１年８月７日中部朝刊（乙第９号証の９）には，「名古屋土産なににする？　日持ち，軽さに人気　売場，この１週間が勝負＝愛知」の見出しの下に，「・・・「洋風生ういろう」。ゴマクッキーの上に洋風味の「ういろう」をのせ，ケーキ風にしてある。・・・」と記載されている。コ　毎日新聞２０００年１１月３０日地方版／山口（乙第９号証の１０）には，「［街かど］阿知須町の新特産品です。――商工会が開発の土産品７品を発表」との見出しの下に，「土産品は，糖度の高いカボチャを利用した「あじす外郎（ういろう）」・・・」と記載されている。
サ　毎日新聞２００１年４月１日東京朝刊（乙第９号証の１１）には，「［転機の一点］無題Ｎｏ．９５－１９８５　彫刻家・田中米吉（日曜くらぶ）」との見出しの下に，「山口の名産として知られる外郎（ういろう）の老舗（しにせ）・・・江戸時代から続く外郎作りの伝統を継ぐ・・・外郎の原料となるワラビの根や小豆などが出回るようになると，父は戦争で中断した外郎作りを再開した。・・・」と記載されている。
シ　毎日新聞２００１年５月２５日地方版／三重（乙第９号証の１２）には，「伊勢神宮内宮前で２６，２７日「夏まちまつり」／三重」との見出しの下に，「伊勢肉の牛串焼きやういろう，ラムネなども楽しめる。・・・」と記載されている。
ス　日本食糧新聞２００１年６月１１日（乙第９号証の１３）には，「２００１年夏期穀粉・製菓原材料特集：品種別生産動向，菓子種好調目立つ」との見出しの下に「和菓子屋でだんご製造用，ういろう，柏もちを製造するために使用する上新粉の生産は，・・・」と記載されている。
セ　百歳元気新聞２００１年１１月１０日（乙第９号証の１４）には，「おコメ大好き！豊かな秋の実りに感謝」との見出しの下に，「コメを使った菓子はせんべいやあられだけではない。団子はもちろんういろうや最中の皮・色とりどりの生菓子までおコメがさまざまに変身する。・・・」と記載されている。ソ　日本食料新聞２００１年１２月７日（乙第９号証の１５）には，「２００１年冬期穀粉・製菓原材料特集：品種別生産動向」の見出しの下に，「だんご，柏餅，ういろうなどの原料である上新粉は，・・・」と記載されている。タ　朝日新聞１９９８年９月５日名古屋夕刊（乙第１１号証の１）には，「名古屋・中区大須（アベニュー・アベニュー）」との見出しの下に，ういろうに関する記事が掲載され，その中で，「大須ういろが「ういろう」ではなく「ういろ」にするのは，「青柳さんと区別する意味と，言いやすいから」・・・名古屋で一番古いういろう屋は餅屋（もちや）文蔵が創業した「餅文総本店」・・・製品の中心は・・・「献上外良（ういろ）」。・・・」と記載されている。(3)　「ういろう」，「外郎」の語についてのインターネットのホームページ情報ア　名古屋市のホームページ（乙第１０号証の１）には，「ういろう」の見出しの下に，ういろうを和菓子として紹介し，その製法を写真入りで説明しており，「名古屋の和菓子で全国的に知られているものといえば「ういろう・・・米粉と米のでんぷんである浮粉をお湯で溶かしたものに砂糖を加えて蒸しただけの素朴なものです。・・・素朴な土地柄が作り上げる素朴な味わいの和菓子，それが名古屋のういろうです。」と記載されている。
イ　大須商店街のホームページ（乙第１０号証の２）には，「大須余話」の見出しの下に，「名古屋を代表する名物といえば「きしめん」と「ういろう」・・・その「ういろう」の発祥の地は大須・・・ういろうは米の粉を湯で溶いて砂糖を加え，蒸籠（セイロ）でむして羊羹形に切った物。ういろうの文字は外郎，外良とも書き・・・大須ういろ，青柳ういろうの製造元が店を出している。・・・」と記載されている。
ウ　相田百合子のホームページ（乙第１０号証の３）には，「外郎のこと」との見出しの下に，「外郎は名古屋だけに売っている・・・と思ってましたが山口にもありました。・・・名古屋と山口の外郎の味は違う。・・・」との文章及び「外郎」と表示された菓子の写真並びに外郎の製造工程を写真入りで説明する文章とが記載されている。
(4)　「ういろう」，「外郎」の語についての書籍・雑誌やテレビ放送の紹介ア　雑誌「サライ」（株式会社小学館１９９７年６月１９日号。甲第１３号証の１ないし５）には，「モノ語り　六百年前，京都で生まれた庶民の味　ういろう」の見出しで書かれた特集記事が掲載されており，同記事中には，次の記載がある。


①「「ういろう」「ういろ」「外郎」「外良」。呼び名も様々なら，味もそれぞれ個性的。室町時代に京都で生まれ，小田原や山口，名古屋で育って全国的な銘菓となった，単純にして奥の深い，蒸し菓子の物語をお届けします。」②「小田原ういろう　諸外国信使の接待に供した菓子　江戸時代には全国的に有名に・・・“ういろう”とは，粳粉，糯粉，小麦粉，葛粉などに砂糖を合わせて練り，蒸してつくった菓子の総称である。棹物に仕立てることが多く，別名はういろう餅。小田原，名古屋，京都，山口のものが著名だが，筆頭にういろうの語源となった小田原の外郎家の歴史を溯ることにしよう。・・・現在販売しているういろうは，白，ひき茶，小豆，黒，栗の５種。他の地域のういろうと比べると，やや歯応えのある自然で素朴な味わいが身上。」
③「京都　五建外良屋　京都独特の“ういろ”は三角形　災難を防ぐ菓子として広まった・・・京都の五建外良屋の創業は幕末の安政５年（１８５８）。現存するういろう店の中でも，古い歴史を誇る。この店では「外郎」ではなく「外良」と書いて「ういろ」と呼ぶ。・・・現在この店で扱うういろうは，日持ち２日の「生ういろ」と，日持ちを良くするため筒形に仕立てて真空パックにした「五建ういろ」の２種。・・・ういろう全体の売り上げの７割がこの生ういろで占める。・・・ういろう好きには白を，餡好きには小豆ののったタイプがお勧め。」④　「名古屋　餅文總本店　名古屋のういろうは浮き粉が決め手　歯切れの良さは，ここから生まれる・・・同店では京都同様「外良」と書いて「ういろ」と読む。ういろう製造の経緯は諸説あるが・・・ういろうの製造は店舗２階の工場で行われている。」
⑤「名古屋　青柳ういろう・・・昭和初期から積極的に宣伝・販売に努めういろうの名を全国に広めることに成功・・・昭和６年から名古屋駅構内売店とホームでの立ち売り，昭和３９年からの新幹線車内販売などで，全国区で最も名前が浸透しているのは，名古屋の「青柳ういろう」だろう。・・・青柳は，その後積極的にういろうの日持ち対策に取り組んだ。結果，昭和３７年にまったく人の手を触れずに製品化することに成功。全国発売が可能になり，味の種類が増えたことも手伝い全国に知られていった。」
イ　「和菓子」（株式会社学研昭和５１年６月１０日発行。甲第２４号証）には，和菓子の一つとして「ういろう」が「小田原市，外郎藤右衛門の製品である。」と記載されている。
「茶と美　第１２号　茶席の菓子」（表千家編集　茶と美舎昭和５７年５月１０日発行。甲第２５号証）には，茶席に用いられる菓子のひとつとして，「ういろう」が，「小田原市の外郎藤右衛門の製品である。」と記載されている。ウ　日本放送協会（ＮＨＫ）は，教育テレビ（３チャンネル）平成１３年６月２２日午後８時放送の番組である「金曜アクセスライン」の１コーナーとして，「山口県のういろう」を放送した。同番組は，「「ういろう」この変わった響きを持つお菓子は，どこから来たのでしょう。米を原料とするういろうについては，陳氏という中国人が日本に伝えたと言われています。（画面に「陳氏延祐・禮部員外郎」の文字が出る。）陳氏は中国では「外郎（ういろう）」という職についていました。ういろうの名前はそこから来たと言われています。実は，「ういろう」という名はお菓子だけではなく，薬の名前でもあります。」との放送した。３　上に認定した諸事実によれば，「ういろう」及び「外郎」の語は，遅くとも，審決時においては，米粉などを原材料として製造される蒸し菓子の一種を指す一般的な名称として，取引者・需要者に認識される，そのような意味を有する普通名詞となっていた，と認めることができる。
原告は，「外郎」の語は，原告代表者のＡ家の日本で唯一の著名な姓名（家名）又は名称であることからすれば，これが普通名詞となることはあり得ない，と主張する。
原告代表者の氏が「外郎」であることは，記録上明らかである。甲第８，第９号証によれば，日本語大辞典（株式会社小学館２００１年２月２０日発行。甲第８号証）には，「ういろう【外郎】」の項に「元の礼部員外郎で，室町時代日本に帰化した陳宗敬の子孫の立てた家名。」との記載があること，角川大字源（株式会社角川書店１９９２年２月１０日発行。甲第９号証）には，「【外郎】」の項に「ういろう①元の礼部員外郎の陳宗敬が帰化して立てた家名」との記載があることが認められる。しかしながら，一つの語が複数の意味を持つことがあることはごく当たり前のことであり，このことは，普通名詞とされる語にあっても，例外ではない。「外郎」の語が氏，家名を表す語であるからといって，そのことが，直ちに「外郎」の語を菓子の一種を示す普通名詞であると認めることを妨げることになるわけのものではない。普通名詞であるか否かの判断に当たっては，問題となる商標の指定商品との関係も考慮に入れるべきである。本願商標の指定商品は，「菓子」であるから，本願商標中の「ういろう」，「外郎」の語に接した取引者・需要者は，「外郎」の語を上記の菓子の一種を示す語として認識，理解するのが通常であることは，上記２で認定した事実に照らし明らかというべきである。取引者・需要者が，菓子に使われた本願商標中の「ういろう」，「外郎」の語を菓子の一種ではなく原告の氏ないし家名を示すものとして認識，理解することを認めるに足りる証拠はない。
原告は，人の氏名・名称を排他的，専属的に使用する権利は，憲法１１条，１３条等によって保護されており，「外郎」の家名・姓名の排他的専用権を有する原告は，商標中に「外郎」等の語を使用する権利を有する，と主張する。しかしながら，商標中に用いられた語の意味は，商標を使用する者の主観的意図にかかわりなく，取引者・需要者によってどのような意味を有するものとして認識，理解されるかによって決せられるべきである。本願商標中の「外郎」等の語は，取引者・需要者から菓子の一種として認識，理解されるのが通常であることは，前記のとおりであるから，「外郎」の語を普通名詞と理解した上で，当該商標が商標法４条１項１６号に該当するものとして，その登録を拒絶することは，原告が氏名使用権を有することと何ら矛盾しないものというべきである。


原告は，「ういろう」及び「外郎」の語は，有名な歌舞伎十八番の一つである「外郎売」にも取り上げられている，外郎家の著名な薬又は菓子の固有名詞であり，普通名詞ではない，と主張する。
乙第１ないし第８号証によれば，前記の各辞典には，「ういろう【外郎】」の語について，前記認定の意味のほかに，元の礼部員外郎陳宗敬が日本に渡来して創製した薬で，のち小田原に伝えられ評判を取った透頂香と呼ばれる薬の呼び名である旨の記載があることが認められる。しかしながら，「ういろう」，「外郎」の語が薬を表す語であることは，直ちに「ういろう」，「外郎」の語を菓子の一種を示す普通名詞であると認めることを妨げるものではないこと，普通名詞であるか否かの判断に当たっては，問題となる商標の指定商品との関係も考慮に入れるべきであり，本願商標の指定商品が「菓子」であることからすれば，本願商標中の「ういろう」，「外郎」の語に接した取引者・需要者は，「ういろう」，「外郎」の語を上記の菓子の一種を示す語として認識，理解するのが通常であることは，前に述べたところと同じである。取引者・需要者が，菓子に用いられた「ういろう」，「外郎」の語を薬を表す語と認識，理解すると認めるに足りる証拠はない。また，前記認定によれば，原告のＡ家が，菓子の「ういろう」を製造する業者として一定の知名度を有しているということはできるものの，それは，他にもある「ういろう」の製造業者の一つとして知られているというにとどまるものというべきである。上記２(4)イ認定した記載中には，「ういろう」の菓子が小田原の原告の作品であるとの記載があるものの，同記載だけでは，「ういろう」の語が，特定の出所を表示するものとして取引者・需要者に認識されていることを認めることはできず，他にこれを認めるに足りる証拠はない。
原告は，取引者・需要者の間で菓子の名前として認識されているのは，「ういろう」，「外郎」の語ではなく，「ういろ」，「外良」の語であるとして，「ういろう」の語は普通名詞ではない，と主張する。しかしながら，前記２(2)のカ，キ，タ，(3)のイ，(4)で認定した事実によれば，「ういろ」及び「外良」の語は，いずれも，一般に「ういろう」，「外郎」と呼ばれている菓子の別名として用いられ，理解されているにすぎないというべきである。原告は，その主張を裏付けるものして，昭和２０年代から昭和４０年代にかけては，「ういろう」の語を用いた商標登録申請はなく，指定商品を「ういろ」とし，「ういろ」，「外良」の語を用いた商標登録しかなかった，との事実を挙げる。しかしながら，前記２で認定した事実によれば，「ういろう」及び「外郎」の語は，遅くとも，審決の時点では，普通名詞となっていた，と認めることができ，「ういろ」，「外良」の商標登録の事実は，この認定を覆すに足りるものではないというべきである。原告は，昭和２９年に「お菓子の「ういらう」」の文字から成る商標について商標権の設定登録がなされていることを根拠に，昭和２９年当時には「ういろう」の語は普通名詞ではなかった，と主張する。しかしながら，遅くとも，審決時において，「ういろう」及び「外郎」の語が普通名詞であると認めることができることは上記のとおりであり，昭和２９年当時の商標登録の事実は，この認定を覆すに足りるものではないというべきである。
原告は，「ういろう」及び「外郎」の語が普通名詞であることが認められるとしても，「外郎」の語は，「外郎家のもの」，「外郎家の薬」，「外郎家の菓子」の意味を失っていない，と主張する。しかしながら，本件においては，「ういろう」及び「外郎」の語が菓子の一種を意味する普通名詞であるか否かが問題なのであり，これが認められるならば，「外郎」の語が他の意味を有するか否かは，問題とする余地のないことである。原告の上記主張は，結局，「外郎」の語が普通名詞ではないとの主張を言い換えたものにすぎないというべきであり，この主張が採用できないことは，上に述べたとおりである。
原告の主張は，いずれも採用することができない。
４　以上のとおり，原告主張の審決取消事由は理由がなく，その他審決には，これを取り消すべき瑕疵は見当たらない。
第６　結論
以上のとおりであるから，原告の本訴請求を棄却することとし，訴訟費用の負担につき，行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条を適用して，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第６民事部
裁判長裁判官　　　　　山　　　下　　　和　　　明
裁判官　　　　　設　　　樂　　　隆　　　一
裁判官　　　　　阿　　　部　　　正　　　幸


平成１６年（行ケ）第１３０号　審決取消請求事件
平成１６年１２月６日口頭弁論終結
判　　　　決
原　告　ボーデンケミカルインコーポレーテッド
訴訟代理人弁理士　戸水辰男，小磯貴子
復代理人弁護士　鈴木修，弁理士　社本一夫，細川伸哉，松山美奈子
被　告　特許庁長官　小川洋
指定代理人　酒井美知子，沼澤幸雄，一色由美子，大橋信彦，井出英一郎
主　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
本判決においては，発明の名称及び特許請求の範囲の記載並びに審決及び書証等を引用する場合を含め，公用文の用字用語例に従って表記を変えた部分がある。例えば，「および」は「及び」，「または」は「又は」，「ならびに」は「並びに」と表記した。また，本件各証拠にみられる「ファイバー」と「ファイバ」との表記は，前者に統一して表記したほか，「被覆」との表記は，同義と解される「コーティング」と表記した場合があり，「接着性」，「密着性」，「付着性」，「親和性」との表記は，各記載の証拠に照らして同義と解されるときは「接着性」と表記した場合があり，（接着性を）「上げる」，「向上する」，「増強する」，「高める」との表記も同様に「上げる」と表記した場合がある。
第１　原告の求めた裁判
「特許庁が平成１１年審判第１８１８９号事件について平成１５年１１月１４日にした審決を取り消す。」との判決。
第２　事案の概要
本件は，原告が，後記本願発明の特許出願をしたところ，拒絶査定を受け，これを不服として審判請求をしたところ，審判請求は成り立たないとの審決がされたため，同審決の取消しを求めた事案である。
１　特許庁における手続の経緯
(1)　本願発明
出願人：原告
発明の名称：「耐有機溶剤性及び耐水性があり，熱，酸化及び加水分解に安定な光ファイバー用放射線硬化可能なコーティング，該コーティングで被覆された光フ
ァイバー並びに該光ファイバーの製造方法」
出願番号：特願平５－２６３１号
出願日：平成５年１月１１日（優先権主張１９９２年４月２４日米国）
(2)　本件手続
拒絶査定日：平成１１年８月２日（同月１７日発送）
審判請求日：平成１１年１１月１５日（平成１１年審判第１８１８９号）
手続補正日：平成１５年２月２８日（本件補正）
審決日：平成１５年１１月１４日
審決の結論：「本件審判の請求は，成り立たない。」
審決謄本送達日：平成１５年１２月３日（原告に対し。出訴期間９０日附加）２　本件補正後の特許請求の範囲請求項４に係る発明（以下「本願発明」という。なお，請求項は１ないし２８まであるが，請求項４以外の記載は省略。）【請求項４】（A)約１０ないし約９０重量パーセントの，(ｉ)ポリエーテルポリオール；(ⅱ)脂肪族ポリイソシアナート；及び(ⅲ)ヒドロキシアルキルアクリレート及びヒドロキシアルキルメタクリレートより成る群から選ばれる末端キャップするモノマーの反応生成物である末端アクリレート又はメタクリレートのウレタンオリゴマー；（B)約５ないし約８０重量パーセントの一つ以上のアルキル部分に６ないし１８個の炭素原子を有するアクリレート又はメタクリレートモノマー希釈剤；（C)約０．１ないし約３．０重量パーセントの有機官能性シラン接着増進剤；及び(D)場合により，約１．０ないし約１０重量パーセントの光開始剤（ただし，前記パーセントはすべて(A)，(B)，（C)及び(D)の総重量に対する重量パーセント）を含むことを特徴とする光ファイバー用放射線硬化可能なコーティング。３　審決の理由の要点
(1)　審決は，引用例１として，特開昭63-215707号公報（甲７，引用例１の記載に係る発明を「引用発明１」という。），引用例３として，特開昭63-239139号公報（甲８，引用例３の記載に係る発明を「引用発明３」という。）を示した。(2)　審決は，本願発明と引用発明３を対比して，一致点を次のとおり認定した。「両者は，『(A)(ⅰ)ポリエーテルポリオール；(ⅱ)脂肪族ポリイソシアナート；及び(ⅲ)ヒドロキシアルキルアクリレート及びヒドロキシアルキルメタクリレートより成る群から選ばれる末端キャップするモノマーの反応生成物である末端アクリレート又はメタクリレートのウレタンオリゴマー；（B)一つ以上のアルキル部分に８ないし18個の炭素原子を有するアクリレートモノマー希釈剤；及び(D)光開始剤を含む光ファイバー用放射線硬化可能なコーティング。』で一致し，(A)，(B)，(D)の含有量もそれぞれ重複するものである。」
(3)　審決は，本願発明と引用発明３の相違点を次のとおり認定した。「前者は，『(C)約０．１ないし約３．０重量パーセントの有機官能性シラン接着増進剤』を含むのに対し，後者は，接着増進剤の含有については不明である点。」(4)　審決は，上記相違点について，次のとおり判断した。「引用例１には，『(a)(ｉ)ポリテトラメチレングリコール(ポリエーテルポリオールに相当)，(ⅱ)直鎖脂肪族ジイソシアナート(脂肪族ポリイソシアナートに相当)，(ⅲ)２－ヒドロキシエチルアクリレート，２－ヒドロキシエチルメタアクリレート等から選ばれる化合物(ヒドロキシアルキルアクリレート，ヒドロキシアルキルメタアクリレートから選ばれる末端キャップするモノマーに相当)の反応生成物である両端にアクリロイル基又はメタアクリロイル基を有するウレタンアクリレート(末端アクリレート又はメタクリレートのウレタンオリゴマーに相当)を含む紫外線硬化型樹脂組成物』を用いた光ファイバー用被覆材料において，密着性を高めるためにシランカップリング剤を，(a)両端にアクリロイル基又はメタアクリロイル基を有するウレタンアクリレート(末端アクリレート又はメタクリレートのウレタンオリゴマーに相当)１００重量部に対し０．１～５重量部加えることが記載されており，また，ガラスとの密着力の向上に特に効果があるシランカップリング剤として例示されている『有機反応基としてメルカプト基を持つもの(本願明細書【0077】の「メルカプト官能性シラン」に相当)』は，本願発明の『(C)有機官能性シラン接着増進剤』に相当するものである。


そうすると，引用例１に記載される光ファイバー芯体の第一次被覆材としての紫外線硬化型樹脂組成物と，引用発明３の光学ガラスファイバー用放射線硬化可能なコーティングに用いる材料は，末端アクリレート又はメタクリレートのウレタンオリゴマーを含有する光学ガラスファイバー用紫外線硬化型樹脂組成物として共通するものであるから，引用発明３において，ガラスとの密着性を高めることを目的として，引用例１に記載される有機官能性シラン接着増進剤を，末端アクリレート又はメタクリレートのウレタンオリゴマー(a成分)１００重量部に対し０．１～５重量部程度加えることは，当業者が容易になし得ることである。そして，引用発明３において，コーティングが有機官能性シラン接着増進剤をａ成分１００重量部に対し０．１～５重量部程度含有する場合にも，a，b，c成分及び有機官能性シラン接着増進剤のコーティング中のそれぞれの含有量は，本願発明の(A)，(B)，(D)，(C)の含有量とそれぞれ重複することは明らかである。
したがって，本願発明の上記相違点に係る構成を採用することは，引用例１の記載事項から，当業者が容易になし得ることである。
そして，本願発明の効果は，引用例１，３に記載された事項から予測される範囲のものと比較して，格別顕著であるとも認められない。」(5)　審決は，次のとおり，結論付けた。
「本願発明は，引用発明１，３に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。」
第３　原告の主張(審決取消事由)の要点
１　取消事由（進歩性の判断の誤り）
審決は，本願発明と引用発明３との相違点の認定，引用発明１の認定，及び引用発明３と引用発明１との組合せの容易性の認定を誤った結果，本願発明の進歩性の判断を誤った。その理由は，以下のとおりである。
２　本願発明と引用発明３との相違点の認定について
審決が「引用発明３は，接着増進剤の含有については『不明』である」と認定したことは，誤りである。
引用例３には，有機官能性シラン接着増進剤を含むとの記載がないし，接着増進剤自体を使用することも何ら記載がないばかりでなく，これを示唆する記載もない。引用発明３においては，接着増進剤が使用されていないことは明らかである。
３　引用発明１の認定について
引用発明１においてガラスとの密着性を高めるために加える成分は，アクリロイルモルホリンであって，シランカップリング剤ではない。よって，審決が，引用例１において「密着性を高めるためにシランカップリング剤を，(a)両端にアクリロイル基又はメタアクリロイル基を有するウレタンアクリレート(末端アクリレート又はメタクリレートのウレタンオリゴマーに相当)１００重量部に対し０．１～５重量部加えることが記載されている」との認定したのは，誤りである。同様に，審決が，「ガラスとの密着力の向上に特に効果があるシランカップリング剤として例示されている『有機反応基としてメルカプト基を持つもの』は，本願発明の『(c)有機官能性シラン接着増進剤』に相当する」との認定も誤りである。引用発明１は，単に，両端にアクリロイル基又はメタアクリロイル基を有するウレタンアクリレートと，シランカップリング剤との組合せにより，ガラスファイバーに対する密着力を高めているのではない。引用発明１においては，アクリロイルモルホリンを必須成分として含ませることで，このような光硬化型樹脂組成物におけるガラスへの良好な密着性を付与する。引用発明１のシランカップリング剤は，コーティングのガラスへの接着性を高める接着増進剤ではなく，アクリロイルモルホリンの作用を補強するものにすぎない。
引用発明１は，末端アクリレート又はメタクリレートのウレタンオリゴマーとシランカップリング剤との組合せを教示するのではなく，末端アクリレート又はメタクリレートのウレタンオリゴマーとアクリロイルモルホリンとの組合せによりガラスへの密着性を付与することを基本とする技術的思想である。そして，このウレタンオリゴマーとアクリロイルモルホリンとの組合せに対して，さらに，シランカップリング剤を用いる（特許請求の範囲２)ことにより，アクリロイルモルホリンによりもたらされたガラスへの密着性を増強させるという技術的思想を開示するにすぎない。すなわち，引用発明１において，シランカップリング剤は，アクリロイルモルホリンと一緒に用いられて初めて作用を発揮し得る，いわばアクリロイルモルホリンと一体化された技術的思想としてとらえられるべきである。引用発明１の認定において，アクリロイルモルホリンを無視して，シランカップリング剤だけに着目することは誤りである。
４　本願優先日当時の技術常識について


(1)　乙３（特開昭63-11550号公報。昭和63年1月19日公開，昭和61年7月1日出願。引用発明３の出願日(昭和62年3月26日)より８か月前の出願。）においては，「シランカップリング剤のＹ部分の加水分解反応は線引雰囲気中の水分によって線引被覆時に行われ，ついで自ずと縮合反応するとされていた。ところが，上記従来の方法で製造された光ファイバーは，シランカップリング剤が添加されていない材料で一次被覆された光ファイバーに比較して，その強度劣化が著しく早く，長期信頼性に劣る問題があった」(２頁右上欄７～１６行)との記載がある。この記載から，引用発明３の出願当時には，「シランカップリング剤などの接着増進剤を光学ファイバー用被覆樹脂に添加することが光ファイバーにとって必ずしも良好な結果を与えるわけではなく，むしろ添加により強度劣化を早めてしまうという欠点がある」ということが当業者の技術常識であったといえる。すると，シランカップリング剤の添加について何ら言及のない引用発明３において，あえて強度劣化を早めるようなシランカップリング剤を添加することが通常行われていたとは考えられず，引用発明３においては「シランカップリング剤は添加しない」と考えることが当業者の技術常識に合致する。(2)　乙４(特開平3-199217号公報。平成3年8月30日公開。本願の優先日(1992年4月24日)より８か月前に公開。）においては，「特開昭59-92947号公報(判決注：乙２)には，一次被覆層をなす樹脂材料に，アミノ基を有するシランカップリング剤を添加することが提案され，また特開昭63-215707号公報(判決注：引用例1)には，メルカプト基を有するシランカップリング剤の添加が提案されている。しかし，これらの公報に記載のシランカップリング剤を添加した樹脂材料では，得られる一次被覆層と光ファイバーとの密着性向上は不十分であり，…被覆の耐久性が不充分である等の欠点を有している。」(２頁左上欄３～１６行)との記載があり，また，「（A)ウレタン(メタ)アクリレート，(B)単官能モノマー及び多官能モノマーから選ばれる少なくとも1種，(C)重合開始剤，及び(D)下記一般式(Ｉ)(略)で表されるシランカップリング剤及び一般式(Ⅱ)(略)で表されるシランカップリング剤を含んでなる液状硬化性樹脂組成物」(１頁左下欄５行～右下欄５行：特許請求の範囲)と記載され，ウレタン(メタ)アクリレート，モノマー及び重合開始剤の組合せに対して特定の２種類のシランカップリング剤の組合せを用いることによって「光ファイバーに対する密着性に優れ，被覆材料として用いた場合に耐久性の優れた被覆が得られる」(２頁左上欄１７～２０行)ことが開示されている。これらによれば，「単に任意のシランカップリング剤を添加すれば光学ガラスファイバー用被覆材料の光ファイバーに対する密着性を達成できるというものではなく，光ファイバーに対する密着性を達成するには特定の樹脂成分と特定のシランカップリング剤との組合せが必要である」ということが，本願優先日当時の技術常識であったといえる。
以上のことから，シランカップリング剤の種類はおろか，その添加についてさえ何ら言及されていない引用発明３において，光学ガラスファイバー用被覆材料の光ファイバーへの密着性を考慮して，任意のシランカップリング剤を添加するのが通常であったとは考えられない。
５　引用発明３と引用発明１との組合せの容易性の認定について審決は，本願発明の相違点に係る構成を採用することは，引用例１の記載事項から，当業者が容易になし得ることであるとし，本願発明は，引用発明１，３に基づいて当業者が容易に発明をすることができたと判断したが，誤りである。前記２のとおり，引用発明３は，接着増進剤を使用しないものである。よって，接着増進剤を使用することに言及するいかなる引用例も，引用発明３と組み合わせる動機付けに欠ける。すなわち，引用発明３のウレタン(メタ)アクリレートオリゴマーと炭素数８～１８の長鎖アルキルアクリレートと光重合開始剤とを含む光学ガラスファイバー用被覆材料に対して，引用発明１のアクリロイルモルホリン及びシランカップリング剤を組み合わせて，ガラスとの密着性を向上させようとする動機付けに欠ける。
次に，前記３のとおり，引用発明１は，ガラスとの密着を向上させる「アクリロイルモルホリン」を必須成分とするのであって，引用発明１において，アクリロイルモルホリンを除いて，シランカップリング剤だけを接着増進剤として観念することはできない。したがって，仮に，引用発明３の光学ガラスファイバー用被覆材料のガラスとの密着性を向上させようとしたとしても，当業者は，アクリロイルモルホリンを含まない光学ガラスファイバー用被覆材料において，引用例１の記載に基づいて，シランカップリング剤を加えることに想到することはあり得ない。なぜなら，引用発明１においては，アクリロイルモルホリンとシランカップリング剤との共同作用によってガラスへの密着性が向上することが教示されているからである。よって，アクリロイルモルホリンとシランカップリング剤との共同作用を利用する引用発明１からシランカップリング剤だけを抽出して，ウレタン(メタ)アクリレートオリゴマーと炭素数８～１８の長鎖アルキルアクリレートと光重合開始剤とに対して，これを加えるという技術的思想は得られない。
そもそも，組成物の発明にあっては，その組成物を構成する各成分が複数の引用文献に記載されているからといって，複数の引用文献から成分を任意に取捨選択して組み合わせることはできない。引用発明３と引用発明１とは，その目的とするところが全く異なる以上，当業者が容易に組み合わせる必然性は何らない。引用発明３においては，光ファイバーへの密着性の向上は樹脂の硬化性向上によって達成されており，他の接着増進剤が必要であるという技術的課題は何ら示唆されていないのであるから，本願発明の構成に至る動機付けとなるに足りる技術的課題は見いだせない。
前記のとおり，本願優先日当時の技術常識は，シランカップリング剤を添加すると光ファイバーの強度劣化が早まり，光ファイバーに対する密着性を達成するには特定の樹脂成分と特定のシランカップリング剤との組合せが必要であるというものであったから，硬化性や被覆性を改良した光学ガラスファイバー用被覆材料において，さらに密着性を高めるためにいかなる接着増進剤を添加すればよいかは試行錯誤を経て初めて確認できるものであって，単に任意のシランカップリング剤を添加すればよいというものではなかったと考えることが合理的である。そうすると，仮に光ファイバーに対する密着性が普遍的な技術課題であったとしても，引用例１には，「シランカップリング剤をアクリロイルモルホリンと組み合わせることで樹脂の光ファイバーに対する密着性が向上する」という発明が開示されているのであって，アクリロイルモルホリンの存在を無視してシランカップリング剤だけを引用発明３に組み合わせることの動機付けとはなり得ない。また，上記技術常識に照らせば，引用発明３においては，あえて強度劣化を早めるようなシランカップリング剤を添加することはしないと考えるのが当業者の技術常識に合致する。
６　乙２ないし４について