判決　平成１４年１月２３日　神戸地方裁判所　平成１３年(ワ)第６２号一般優
先債権等請求事件
主                  文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
被告は，原告に対し，２７２１万５１００円及びこれに対する平成１２年１０月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，原告が被告に代わって租税を支払ったことにより取得した求償権につき，民事再生法の弁済禁止の制限を受けないと主張して，原告が被告に対し，同求償権に基づく金員の支払いを求める事案である。
１争いのない事実
(1)当事者
原告は輸出入運送業務をする会社であり，被告は繊維製造販売を業とする会社である。
(2)原告による被告の関税及び消費税の立替払
原告は，被告の委任により，平成６年１２月以降，被告の貿易通関業務の代行を行っていた。
原告は，この際，被告の納付すべき関税及び消費税を被告名義で支払った。原被告間には，この立替分については被告が原告に支払うという黙示の合意が存在した。原告の支払分については，原告が被告に納付書を送付し，これを見た被告が原告の立替分を交付するという形で清算されていた。
(3)被告についての民事再生手続
ア被告は，平成１２年９月２５日，大阪地方裁判所に対し，民事再生手続開始の申立てをし，同裁判所は，同月２７日午後４時，民事再生手続開始の決定をした（平成１２年（再）第４３号再生手続開始事件）。イ原告が被告に対して有する再生債権は次のとおりである。期間平成１２年８月１０日から同年９月２５日まで(ア)関税１８７４万９５００円を原告が被告名義で事実上支払ったこと
によって発生する求償権
(イ)消費税８４６万５６００円を原告が被告名義で事実上支払ったこと
によって発生する求償権
(ウ)海上運賃２７７万５７円を原告が被告名義で事実上支払ったことに
よって発生する求償権
(エ)倉庫料５万９４０９円
(オ)運送料９９万１８０５円
ウ原告は，被告に対し，平成１２年９月３０日付で，上記各債権につき，再生計画認可決定確定前の弁済許可の申立て（民事再生法８５条２項）をするように求め，同意思表示は同年１０月１日ころ被告に到達した。ところが，被告は，上記申立てをするように原告から求められた旨を直ちに大阪地方裁判所に報告する義務（同条４項）を怠ったので，原告は同年１０月１７日付で，同裁判所に対して上申書を提出した。しかしながら，同裁判所は，同条２項の弁済許可につき職権発動をしなかった。
エそこで，原告は，本訴において，上記再生債権のうち，(ア)と(イ)の合計２７２１万５１００円の求償権（以下「本件求償権」という）については，民事再生法の弁済禁止の制限を受けないと主張して，被告に対し，２７２１万５１００円及びこれに対する上記再生計画認可決定確定前の弁済許可の申立てをするように求めた意思表示が到達した日の翌日である平成１２年１０月２日から支払済みまで年５分の割合による金員の支払いを求める。
(4)被告の支払うべき消費税についての扱い
なお，被告は，決算期日において，預り金として保管している消費税を,仮払い分と相殺，清算し，不足額を納付する。原告が被告名義で納付した消費税８４６万５６００円についても，被告が仮払いしたものとして，上記清算期において清算される。したがって，この時点で，被告自身が負担したものとして扱われることになる。
２争点
(1)原告の主張
ア優先債権の代位行使
民事再生法１２２条によると，優先債権については再生手続によらず，随時弁済することとされている。そして，関税及び消費税等の租税債権については，国税徴収法８条により優先債権とされている。原告は，これを被告に代わって立替払いしたのであるから，弁済による代位の結果，債権者の有する一切の権利を行うことができる（民法５０１条）。したがって，国税としての固有の権利を除いて，これに反しない権利は代位行使が認められるべきである。そして，国税の優先債権性につき移転を否定すべき理由はない。
原告と被告の輸入業務の委任契約には，被告において関税及び消費税を優先的に支払い，原告に迷惑をかけないという合意が存在したのであるから，本件求償権は単なる再生債権とは異なる。
原告の関税及び消費税の支払いは，被告の手足として行われたものであり，原告の独立の経済的利益のために行われたものではない。この点で，一般的債権とは異なる。
関税，消費税は支払義務者が法により特定されている。原告はいかなる意味でも支払義務者ではない。
以上の事実に鑑みると，原告が被告の関税及び消費税を立替払いしたことによって発生する本件求償権については優先債権性が認められるべきである。
イ共益債権（民事再生法１１９条６号）の発生
被告は，預かり消費税について決算期に支払義務を負うが，その際，既に仮払いしている消費税については控除され，さらに，仮払分の方が多い場合には消費税の還付がなされる。したがって，原告が立替払いした消費税については，この時点で被告に利益が発生し，不当利得が成立する。この不当利得は，民事再生法１１９条６号の不当利得により再生手続開始後に再生債務者に対して生じた請求権となるので，被告は原告にこれを支払うべきである（民事再生法１２１条）。被告は，原被告間に関税，消費税の支払委託契約があったと主張するが，否認する。原告は，通関業務に伴う純粋の事務管理的サービスとしてこれを被告名義で支払ったものである。
ウ原告の請求の実質的妥当性について
原告の請求が認められない場合，被告が昀優先に支払うべき租税債務を全くの善意で支払った原告の損失の上に，被告が不当に利得するという不正義を招くことになる。
また，被告は，その決算において，実際には払っていない関税及び消費税を支払ったことにするという不当な処理をすることになる。かかる不当な処理を是正するには，本来，被告が自己の負担において納税する必要があるが，国に対して納税することができない以上，原告に対してその立替分を支払い，納税書類である納付書を受け取る以外にないのである。民事再生法は，納税義務の免除を認める法律ではない。
エ結論


平成１４年（ネ）第２７７６号特許権侵害差止等，特許権侵害差止請求控訴事件（原審・大阪地方裁判所平成１３年（ワ）第８３１号（第１事件），平成１３年（ワ）第６０９７号（第２事件））
判　　　　　　　　決
控訴人（１審第１・第２事件原告）　未来工業株式会社同訴訟代理人弁護士　　　　　　　　伊　　　神　　　喜　　　弘同補佐人弁理士            　　　　樋　　　口　　　武　　　尚被控訴人（１審第１・第２事件被告）日動電工株式会社同訴訟代理人弁護士　　　　　　　　上　　　原　　　健　　　嗣同　　　　　　　　　　　　　　　　上　　　原　　　理　　　子同補佐人弁理士                    鈴　　　江　　　孝　　　一同　　　　　　　　　　　　　　　　鈴　　　江　　　正　　　二
主　　　　　　　　文
１　本件控訴を棄却する。
２　控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１　控訴の趣旨
１　第１事件
(1)ア　被控訴人は，原判決別紙イ号物件目録（以下「別紙イ号物件目録」という。）記載の物件を製造し，使用し，譲渡し，貸し渡し，又は譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含む。）をしてはならない。イ　被控訴人は，原判決別紙商品目録（以下「別紙商品目録」という。）１，２記載の４㎜バー埋込用を製造し，使用し，譲渡し，貸し渡し，又は譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含む。）をしてはならない。(2)ア(ア)　被控訴人は，①別紙イ号物件目録添付商品リスト記載のとおりの４㎜バーボックス，②別紙商品目録１，２記載の４㎜バー埋込用及び③４㎜バー（埋込用）取付法を記載したカタログを配布してはならない。(イ)　被控訴人は，これらカタログを廃棄せよ。
イ(ア)　被控訴人は，既に配布済みの「2000-2001　電設系総合カタログ」を回収の上，廃棄せよ。
(イ)　被控訴人は，「2000-2001　電設系総合カタログ」の配布済みの配布先に対して原判決別紙削除部分目録（以下「別紙削除部分目録」という。）１記載の部分が使用できない旨を記載したカタログ取扱説明書を配布せよ。ウ(ア)　被控訴人は，既に配布済みの「2001-2002　電設系総合カタログ」を回収の上，廃棄せよ。
(イ)　被控訴人は，「2001-2002　電設系総合カタログ」の配布済みの配布先に対して別紙削除部分目録２記載の部分が使用できない旨を記載したカタログ取扱説明書を配布せよ。
(3)　被控訴人は，別紙イ号物件目録添付商品リスト記載のとおりの４㎜バーボックスを含む別紙イ号物件目録記載の物件及びその製造用金型を廃棄せよ。(4)　訴訟費用は第１，２審とも被控訴人の負担とする。
(5)　仮執行宣言
２　第２事件
(1)　被控訴人は，原判決別紙ハ号物件目録（以下「別紙ハ号物件目録」という。）記載の物件を製造し，使用し，譲渡し，貸し渡し，又は譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含む。）をしてはならない。(2)ア(ア)　被控訴人は，①別紙ハ号物件目録添付商品リスト記載のとおりの４㎜バーボックス，②４㎜バー（埋込用）取付法を記載したカタログを配布してはならない。
(イ)　被控訴人は，これらカタログを廃棄せよ。
イ(ア)　被控訴人は，既に配布済みの「2000-2001　電設系総合カタログ」を回収の上，廃棄せよ。
(イ)　被控訴人は，「2000-2001　電設系総合カタログ」の配布済みの配布先に対して別紙削除部分目録３記載の部分が使用できない旨を記載したカタログ取扱説明書を配布せよ。
ウ(ア)　被控訴人は，既に配布済みの「2001-2002　電設系総合カタログ」を回収の上，廃棄せよ。
(イ)　被控訴人は，「2001-2002　電設系総合カタログ」の配布済みの配布先に対して別紙削除部分目録４記載の部分が使用できない旨を記載したカタログ取扱説明書を配布せよ。
(3)　被控訴人は，別紙ハ号物件目録添付商品リスト記載のとおりの４㎜バーボックスを含む別紙ハ号物件目録記載の物件及びその製造用金型を廃棄せよ。(4)　訴訟費用は第１，２審とも被控訴人の負担とする。
(5)　仮執行宣言
（以下，控訴人（１審第１・第２事件原告）を「原告」，被控訴人（１審第１・第２事件被告）を「被告」という。また，略称については原判決のそれによる。）
第２　事案の概要
１　原告の請求及び原審の判断


第１事件は，原判決別紙特許公報１（以下「別紙特許公報１」という。）記載の「コンクリート埋設物」に係る特許権（特許第２５６７８０７号）の特許権者である原告が，被告による別紙イ号物件目録記載のコンクリート埋設用電線接続ボックス（別紙イ号物件目録添付商品リスト記載の４㎜バーボックスと別紙商品目録１，２記載の４㎜バー埋込用を組み合わせたもの〔イ号物件〕）の製造，販売及びその宣伝広告の態様が，上記特許権の直接侵害又は間接侵害に当たるとして，被告に対し，イ号物件の製造，使用等の差止め並びにイ号物件及びその製造用金型の廃棄を求めるとともに，特許法１００条２項に基づき，被告の商品カタログの配布の差止め，廃棄等を求めた事案である。
第２事件は，原判決別紙特許公報２（以下「別紙特許公報２」という。）記載の「コンクリート埋設物」に係る別の特許権（特許第２８３８５１１号）の特許権者である原告が，被告の製造，販売する別紙ハ号物件目録記載のコンクリート埋設用電線接続ボックス（別紙ハ号物件目録添付商品リスト記載の４㎜バーボックス〔ハ号物件〕）が，上記特許権の直接侵害に当たるとして，被告に対し，ハ号物件の製造，使用等の差止め並びにハ号物件及びその製造用金型の廃棄を求めるとともに，特許法１００条２項に基づき，被告の商品カタログの配布の差止め，廃棄等を求めた事案である。
原審は，イ号物件及びハ号物件が上記の各特許の発明の技術的範囲に属することは肯定したが，これらの特許には明かな無効事由が存在し原告の請求は権利の濫用に当たるとして原告の請求をいずれも棄却した。このため，原告が本件控訴を提起した。
２　争いのない事実等
(1)　当事者
ア　原告は，電気設備資材，給排水設備機械等の製造，販売等を目的とする株式会社である。
イ　被告は，電力用配電機材及び住宅用電設資材等の製造，販売等を目的とする株式会社である。
(2)　本件特許権１について
ア(ア)　原告は，次の特許権（以下「本件特許権１」といい，その特許を「本件特許１」，その特許出願に係る願書に添付した明細書を「本件明細書１」，特許請求の範囲第１項の発明を「本件発明１」という。）を有している。
特許番号　　　第２５６７８０７号
発明の名称    　コンクリート埋設物
分割の表示　　　特願平１－３０６２１８の分割
出　願　日　　　昭和５９年１月１７日（特願平５－２７１６１０）公　開　日　　　平成６年１０月２５日（特開平６－２９９６９８）
登　録　日　　　平成８年１０月３日
特許請求の範囲　別紙特許公報１該当欄記載のとおり
(イ)　本件特許１は，昭和５９年１月１７日に出願された特願昭５９－６８３３号（以下「親出願」という。）の特許出願の一部を平成元年１１月２４日に特願平１－３０６２１８号（以下「子出願」という。）として分割出願し，該分割出願の一部を平成５年１０月２９日に特願平５－２７１６１０号として分割出願した特許出願（以下「孫出願」又は「本件出願１」という。）に係るものであり，平成８年１０月３日に設定登録がされた（原判決別紙「親出願（特願昭５９－６８３３号）からの分割出願の推移一覧」〔以下「分割経緯図」という。〕参照）。イ　本件発明１は，次の構成要件に分説することができる。Ａ　手による三次元方向に自在に折り曲げが可能で，かつ曲げられた状態で型枠に埋設物本体の開口部を押圧できる突張り強度を有し，コンクリート壁の支骨をなす鉄筋に架設される線状の複数の支持部材を有するものであること，Ｂ　複数の支持部材の各々を，鉄筋に対し埋設物本体を任意の位置に設置するのに十分な長さの自由端を残して，埋設物本体の外方に突出するように埋設物本体の開口部の反対側に，線状又は複数の点状に固着するものであること，Ｃ　コンクリート埋設物であること。
(3)　本件特許権２について
ア(ア)　原告は，次の特許権（以下，「本件特許権２」といい，その特許を「本件特許２」，その特許出願に係る願書に添付した明細書を「本件明細書２」，特許請求の範囲第１項の発明を「本件発明２(1)」，同第２項の発明を「本件発明２(2)」，本件発明２(1)と(2)を併せて「本件発明２」という。）を有している。
特許番号　　　第２８３８５１１号
発明の名称    　コンクリート埋設物
分割の表示　　　特願平７－１７３５５２の分割
出　願　日　　　昭和５９年１月１７日（特願平８－８５１０７）公　開　日　　　平成８年１２月２４日（特開平８－３３８１３０）
登　録　日　　　平成１０年１０月１６日
特許請求の範囲　別紙特許公報２該当欄記載のとおり
(イ)　本件特許２は，本件出願１の一部を平成７年７月１０日に特願平７－１７３５５２号として分割出願し（以下「曾孫出願」という。），該分割出願の一部を平成８年４月８日に特願平８－８５１０７号として分割出願した特許出願（以下「玄孫出願」又は「本件出願２」という。）に係り，平成１０年１０月１６日に設定登録がされた（分割経緯図参照）。
イ　本件発明２(1)は，次の構成要件に分説することができる。ａ　手による三次元方向に自在に折り曲げが可能であると共に，曲げられた状態で型枠に埋設物本体の開口部を押圧できる突張り強度を有し，コンクリート壁の支骨をなす鉄筋に架設される線状の複数の支持部材の各々を，前記埋設物本体の開口部の反対側に複数箇所で取付ける取付部を備えるものであること，ｂ　コンクリート埋設物であること。


ア(ア)　本件特許１は，子出願をもとの出願として分割出願されたものである
そして，子出願に係る特許（特許２５６２６９８号）の無効審判事件（無効２０００－３５６１０号）における本件無効審決は，子出願の親出願からの「分割出願の明細書又は図面は，原出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内でないものを含むから，本件分割は不適法なものであって，本件特許発明に係る出願の出願日は，平成５年１０月２９日である
」として，子出願の出願日が親出願の出願日である昭和５９年１月１７日に遡及せず，平成５年１０月２９日に出願されたものと認められるから，既に公開されている親出願の公開特許公報（乙６）から当業者が容易に発明をすることができた発明についての特許であり，特許が特許法２９条２項に違反してされたものとして，特許法１２３条１項２号により無効であるとすると判断した（乙６１）
しかし，原告は，本件無効審決に対し，出訴期間内に東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起しなかったので，本件無効審決の確定により子出願は不適法な分割出願として親出願との関係が切断され，出願日の遡及の利益を享受することができなくなった
その結果，子出願を原出願として分割した本件特許１（孫出願に係る特許）の出願日は，当該分割出願が適法であった場合においても平成５年１０月２９日となり，親出願の出願日である昭和５９年１月１７日まで遡及することはあり得ない
(イ)　また，確定した本件無効審決の判断が，別個の特許に関する孫出願等に対し，拘束力を持つものではないとしても，以下の述べるところからして，やはり本件特許１の出願日は平成５年１０月２９日であるというべきである
ａ　原告が昭和５９年１月１７日に特許出願（親出願）した特許請求の範囲は，「(1)手による折り曲げが可能で，かつ曲げられた状態で型枠に埋設物を押圧できる突張り強度を有する線状の支持部と，支持部をコンクリート壁内に埋設される埋設物に取付ける取付部とからなるコンクリート埋設物の架設具
(2)コンクリート埋設物とこれに一体に設けられた線状の支持部よりなる架設具とからなり，支持部材は手による折り曲げが可能で，かつ曲げられた状態で型枠に埋設物を押圧できる突張り強度を有し，支持部材を曲げてコンクリート壁内の支骨である鉄筋に架設し埋設物の位置決めを行うようになした架設具を有するコンクリート埋設物
」というものであった
そして，明細書には，「本発明に係る架設具は従来からある埋設物に取付けることができ，これの線状の支持部を折り曲げることによってコンクリート壁の支骨をなす鉄筋への架設状態を自由に設定できるようにし，また，本発明に係る埋設物は線状の支持部材である架設具を用いることによってコンクリート壁の支骨をなす鉄筋への架設状態を自由に設定できるようにしたもので，本発明の目的とするところは，埋設物を埋設するにあたって，埋設物の鉄筋への架設を容易かつ迅速に行い，作業の効率化を図ることにある
」と記載されている
明細書に記載されたこれらの特許請求の範囲及び発明の目的からして，埋設物の鉄筋への架設状態を自由に設定できるようにするためには，支持部ないし支持部材が線状であることが必須の構成であるということができる
また，親出願の出願当初明細書又は図面にも，支持部ないし支持部材は線状のもののみしか記載されていない
原告は，平成元年１１月２４日，親出願からの分割により名称を「コンクリート埋設物」とする特許出願（子出願）をし，特許請求の範囲は「(1)手による折り曲げが可能で，かつ曲げられた状態で型枠に埋設物の開口部を押圧できる突張り強度を有する線状の支持部を開口部の反対側に一体に設けて成ることを特徴とするコンクリート埋設物
(2)コンクリート埋設物がボックスであり，その底壁に切り起こされた突起で支持部材を包むようにかしめて支持部材を底壁に一体に設けて成ることを特徴とする特許請求の範囲第１項記載のコンクリート埋設物
」というものであった
その後，原告は，平成５年３月１９日付け手続補正書により，子出願の特許請求の範囲を補正し，補正後の特許請求の範囲として「(1)手による三次元方向に自在に折り曲げが可能で，かつ曲げられた状態で型枠に埋設物本体の開口部を押圧できる突張り強度を有し，コンクリート壁の支骨をなす鉄筋に架設される線状の支持部材を，鉄筋に対し埋設物本体を任意の位置に設置するのに十分な長さの自由端を残して，埋設物本体の外方に突出するように埋設物本体の開口部の反対側に一体に設けて成ることを特徴とするコンクリート埋設物
(2)埋設物本体がボックスであり，手による三次元方向に自在に折り曲げが可能で，かつ曲げられた状態で型枠にボックスの開口部を押圧できる突張り強度を有し，コンクリート壁の支骨をなす鉄筋に架設される線状の支持部材を，鉄筋に対しボックスを任意の位置に設置するのに十分な長さの自由端を残して，ボックスの外方に突出するようにボックスの底壁に切り起こされた突起でかしめて一体に設けて成ることを特徴とする特許請求の範囲第１項記載のコンクリート埋設物
」とした
さらに，原告は，平成５年１０月２９日付け手続補正書により，発明の名称を「コンクリート埋設物の固定方法及び埋設方法」として特許請求の範囲を補正し，補正後の特許請求の範囲として「(1)手による三次元方向に自在に折り曲げが可能で，かつ曲げられた状態で型枠に埋設物の開口部を押圧できる突張り強度を有する支持部材を埋設物に設け，前記支持部材を折り曲げるとともにコンクリート壁の支骨をなす鉄筋に架設して，コンクリート埋設物の開口部が型枠に密接する位置に埋設物を固定することを特徴とするコンクリート埋設物の固定方法
(2)手による三次元方向に自在に折り曲げが可能で，かつ曲げられた状態で型枠に埋設物の開口部を押圧できる突張り強度を有する支持部材を埋設物に設け，先に立てかけた型枠に対して埋設物の開口部が密接するように前記支持部材を折り曲げるとともに支持部材をコンクリート壁の支骨をなす鉄筋に架設して，コンクリート埋設物を埋設位置に固定し，コンクリートを打設して埋設物を埋設することを特徴とするコンクリート埋設物の埋設方法
」とし，補正された内容で特許権が付与された


ウ　本件発明２(2)は，次の構成要件に分説することができる。(a)　手による三次元方向に自在に折り曲げが可能であると共に，曲げられた状態で型枠にボックスの開口部を押圧できる突張り強度を有し，コンクリート壁の支骨をなす鉄筋に架設される線状の複数の支持部材の各々を，前記ボックスの開口部の反対側の４隅における複数箇所で取付ける取付部を備えるものであること，(b)コンクリート埋設物であること。
(4)　無効審判について
ア　被告は，本件特許１について特許庁に無効審判を請求（無効２０００－３５５９８号）し（乙３），原告は，答弁書提出期間内に提出した平成１３年２月５日付け訂正請求書（甲１８の２）により，本件明細書１から図４３及び図４４並びにその説明を削除する訂正請求をした（以下，この訂正を「本件訂正１」という。）。特許庁審判官は，平成１３年８月３１日付けで，「訂正を認める。本件審判の請求は成り立たない。」との審決をした（甲３６）。被告は，この審決について，審決取消訴訟を提起したが（東京高等裁判所平成１３年（行ケ）第４５２号），平成１４年８月２９日，訴えを取り下げ，この審決は確定した（甲５３ないし６３）。
イ　被告は，本件特許２について特許庁に無効審判を請求（無効２０００－３５６０４号）し，原告は，答弁書提出期間内に提出した平成１３年２月１９日付け訂正請求書により，本件明細書２から図４３及び図４４並びにその説明を削除する訂正請求をした（以下，この訂正を「本件訂正２」という。）。特許庁審判官は，平成１３年８月３１日付けで，「訂正を認める。本件審判の請求は成り立たない。」との審決をした（甲３７）。被告は，この審決について，審決取消訴訟を提起したが（東京高等裁判所平成１３年（行ケ）第４５６号），平成１４年８月２９日，訴えを取り下げ，この審決は確定した（甲５３ないし６３，弁論の全趣旨）。ウ　被告は，子出願に係る特許（特許２５６２６９８号）について特許庁に無効審判を請求した（無効２０００－３５６１０号）。特許庁審判官は，平成１３年８月３１日付けで，「特許第２５６２６９８号の請求項１及び請求項２に係る発明についての特許を無効とする。」との審決（以下，この審決を「本件無効審決」という。）をした（乙６１）。原告は，出訴期間内に審決取消訴訟を提起しなかったので，本件無効審決は確定し，子出願に係る特許権は，平成１３年１０月１５日，消滅したとして，権利の消滅の登録がされた（乙６２）。
(5)　被告製品（イ号物件，ハ号物件）について
ア　被告は，別紙ハ号物件目録記載の電線接続ボックス（商品名・４㎜バーＢＯＸ。以下，第１事件においては「ボックス」，第２事件においては「ハ号物件」という。）を業として製造，販売している（ただし，ハ号物件が「コンクリート埋設用」か否かは当事者間に争いがある。）。
イ　被告は，別紙商品目録１，２記載のバー（商品名・４㎜バー（埋込用），以下「埋込用バー」という。）を業として販売している。原告は，被告がボックスに埋込用バーを付設した別紙イ号物件目録記載のコンクリート埋設用電線接続ボックス（以下「イ号物件」という。）を製造，販売していると主張するが，被告はこれを否認している。なお，別紙イ号及びハ号物件目録添付商品リスト記載のボックスのうち，①４㎜バーＢＯＸ薄型４ＯＢ（商品コード２５Ｂ４ＯＢ３Ｚ，品番Ｖ－４ＯＢ３Ｚ），②４㎜バーＢＯＸ薄型（品番Ｖ－４ＯＢ３Ｚ），③４㎜バーＢＯＸ薄型（品番Ｖ－４ＯＢＬ３Ｚ）は，埋込用バーを挿通させることができない（甲２７，弁論の全趣旨）。
３　争点
争点は，次のとおり付加するほか，原判決「事実及び理由」中の「第２　事案の概要」の「２　争点」に記載のとおりであるから，これを引用する。(1)　原判決９頁１行目の次に改行して次のとおり付加する。「ウ　子出願についての分割が不適法であるため，その出願日が親出願の出願日に遡及しないことにより，本件出願１の出願日も親出願の出願日に遡及せず，その結果，本件発明１は親出願の公開特許公報によって出願前公知の発明若しくは当業者が容易に想到し得た発明であるか否か。」
(2)　同１７行目の次に改行して次のとおり付加する。「ウ　子出願についての分割が不適法であるため，その出願日が親出願の出願日に遡及しないことにより，本件出願２の出願日も親出願の出願日に遡及せず，その結果，本件発明２は親出願の公開特許公報によって出願前公知の発明若しくは当業者が容易に想到し得た発明であるか否か。」
(3)　さらに，その次に改行して次のとおり付加する。
「(5)　争点(5)　原告主張の違憲等の有無」
第３　争点に関する当事者の主張
争点に関する当事者の主張は，次のとおり付加するほか，原判決中の「事実及び理由」の「第３　争点に関する当事者の主張」に記載のとおりであるから，これを引用する。
１　争点(2)ウ（子出願についての分割が不適法であるため，その出願日が親出願の出願日に遡及しないことにより，本件出願１の出願日も親出願の出願日に遡及せず，その結果，本件発明１は親出願の公開特許公報によって出願前公知の発明若しくは当業者が容易に想到し得た発明であるか否か。）について
(1)　被告の主張


特許出願の分割出願は，特許法４４条１項の分割要件を満たしている場合には，その効果として，分割に係る新たな特許出願はもとの特許出願のときにしたものとみなされる（特許法４４条２項）。これは，特許出願の分割制度が，特許出願人に対し，二以上の発明を包含する特許出願の一部を分割して新たな特許として出願する機会を与え．この新たな特許出願が分割出願として分割要件を具備して適法となる場合には，分割された新たな特許出願がもとの特許出願のときになされたものとみなすという出願日の遡及の効果を与えたものである。つまり，分割出願の出願日時の利益の享受は，あくまで原出願の出願日時の利益の享受に止まるものにすぎない。そして，この場合，原出願も分割出願であって，分割要件を満たして分割が適法に行われた場合には，原出願も原々出願の出願の日時の遡及の利益を享受する結果，結局，最後の分割出願が親出願の出願の日時に遡って出願したものとみなされるにすぎず，最後の分割出願の日時が原出願と無関係に親出願のときまで遡及するものではない。それ故に，いずれかの分割の段階で，分割要件を満たすことができず，不適法な分割が行われた場合には，その段階で出願日の遡及が切断され，分割出願された特許の出願日が親出願の日まで遡及するという利益を享受することができなくなるのである。分割が適法な場合にのみ，分割された特許出願が保護されるべきものであって，不適法に分割された特許出願は，これを保護する必要がない。原出願の内容と分割出願の内容とは相互に関連性を有するものであり，特許出願の明細書又は図面について適法な補正がされた場合には，出願当初に遡及して補正後の内容であるとみなされるのであるから，分割要件の適法性がそれぞれの出願についての補正の内容如何によって影響を受けるのは当然である。そうすると，前述のとおり，子出願が親出願に対して不適法な分割であるので，孫出願は子出願からの分割について各分割要件を満たしていたとしても，その出願日は，少なくとも子出願の出願日とされる平成５年１０月２９日までしか遡及することができず，親出願の出願日である昭和５９年１月１７日に遡及することはできない。
イ　したがって，孫出願の出願日は平成５年１０月２９日となるから，本件発明１は，既に公開されている親出願の公開特許公報によって出願前全部公知の発明若しくは当業者が容易にできた発明にすぎず，特許法２９条１項３号又は同条２項に違反するもので無効であることが明白である。なお，子出願に係る特許については，特許法１２３条１項の無効審決である本件無効審決が確定しており，もはや訂正審判により明細書の訂正をすることができない（特許法１２６条５項）。よって，本件特許１は無効であることが明白であるから，本件特許権１に基づく権利行使は権利の濫用として許されず，原告の本訴請求は直ちに棄却されるべきである。
(2)　原告の主張
ア　そもそも，子出願にかかる特許に関する本件無効審決における判断が別個の特許に関する孫出願等に対し，当然に拘束力を持つものではなく，本件無効審決の確定により，自動的に本件特許１が無効となるのではない。イ　子出願は，特許法４４条に基づき，適法に分割された分割出願であるから，親出願の出願日まで出願日が遡及していたものである。ところで，平成５年１０月２９日付け手続補正書による補正後の子出願の明細書の特許請求の範囲に記載された「支持部材」には「線状」という限定がなく，原出願の願書において最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内でないものを含んでいるから，子出願の出願日が，独立した特許として，平成５年法律第２６号による改正前の特許法４０条（以下「特許法４０条」という。）に基づき，「手続補正書を提出した時にした」と擬制され，出願日が上記手続補正書を提出した平成５年１０月２９日に繰り下がった結果，子出願に係る特許権の新規性がないとして無効となったに過ぎず，親出願から子出願への分割自体が不適法，無効となったわけではない。本件無効審決も上記の見解に立つものである。他方，子出願の分割出願時の原出願の明細書（当初明細書）及び孫出願の分割出願直前の子出願願書の明細書（平成５年３月１９日付け手続補正書による補正後のもの）は，いずれも，特許請求の範囲には「線状」という限定を付した事項を発明の要旨としているから，本件出願１（孫出願）は，原出願（親出願，子出願）の最初に添付した明細書（親出願の明細書）又は図面に記載した事項の範囲内であり，かつ，分割直前の明細書又は図面に記載した事項の範囲内であるから，適法に分割されたものであり，独立した子出願の平成５年１０月２９日付補正書の補正内容に左右されるものではない。したがって，孫出願の出願日は親出願の出願日まで遡及するものである。このことは，本件特許１についての無効審判請求事件（無効２０００－３５５９８号）の審決（甲３６）において，本件特許１（孫出願）の分割出願が適法とされたことからも裏付けられる。２　争点(4)ウ（子出願についての分割が不適法であるため，その出願日が親出願の出願日に遡及しないことにより，本件出願２の出願日も親出願の出願日に遡及せず，その結果，本件発明２は親出願の公開特許公報によって出願前公知の発明若しくは当業者が容易に想到し得た発明であるか否か。）について
(1)　被告の主張
ア　本件特許２は，分割経緯図のとおり，平成８年４月８日，曾孫出願から分割して出願され特許権が付与されており，子出願の系統から分割されたものであるところ，子出願は，前記のとおり，不適法な分割出願として親出願との関係が遮断され，親出願までの出願日の遡及の利益を享受することができなくなった結果，出願日が平成５年１０月２９日とみなされた。その結果，子出願の系統から分割した本件特許２の出願日も，子出願の出願日である平成５年１０月２９日よりも前まで遡及することはない。
イ　したがって，本件特許２もまた，出願前頒布された親出願の公開特許公報に記載された発明，若しくは，その発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから，その特許が特許法２９条１項３号若しくは同条２項の規定に違反してされたものとして，同法１２３条１項２号による無効理由があることは明らかである。
(2)　原告の主張


子出願の出願日は，特許法４０条に基づき，「手続補正書を提出した時にした」と擬制され，平成５年１０月２９日に繰り下がった結果，子出願に係る特許権の新規性がないとして無効となったに過ぎず，親出願から子出願への分割自体が不適法，無効となったわけではない。
そして，本件特許２は，曾孫出願からの分割出願に係るところ，本件特許１と同様，分割出願当初明細書の特許請求の範囲第１項及び第２項は，共に「線状」という特定を付した「支持部材」をその構成とするから，原出願（親出願，子出願，孫出願〔本件出願１〕，曾孫出願）の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内であり，かつ，分割直前の明細書又は図面に記載した事項の範囲内であるから，適法に分割出願されたものといえる。また，本件特許２は，無効審判請求事件（無効２０００－３５６０４号）の審決（甲３７）で，適法に分割出願されたものと認定された。この審決は，子出願に係る本件無効審決をした合議体と同一の合議体が同一日付でした審決である。分割不適法の適用を受けた後の分割出願が分割出願になるのであれば，その後の分割出願を適法とする審決が出ることはないし，本件無効審決の確定がその後の分割出願の成否を左右するのであれば，当該分割出願以降の審決が同日付でされることもあり得ない。
３　争点(5)（原告主張の違憲等の有無）について
特許法１７８条の訴えの管轄権のない裁判所が上記１，２の被告の主張を認めて明らかな無効理由の存在を根拠に権利濫用となるとすることは，弁論主義を超え，特許庁の審査実務に反し，憲法２９条に反する。
第４　当裁判所の判断
当裁判所の判断は，次のとおり付加，訂正するほか，原判決「第４　当裁判所の判断」に記載のとおりであるから，これを引用する。１　原判決３７頁３行目から同４８頁６行目までを次のとおり改める。「(2)　同イ（本件発明１は，子出願につき分割不適法と判断して子出願に係る特許を無効とした審決が確定したことにより，その出願日が親出願の出願日に遡及しないこととなる結果，新規性又は進歩性を欠くか。）及び同ウ（子出願についての分割が不適法であるため，その出願日が親出願の出願日に遡及しないことにより，本件出願１の出願日も親出願の出願日に遡及せず，その結果，本件発明１は親出願の公開特許公報によって出願前公知の発明若しくは当業者が容易に想到し得た発明であるか否か。）について
ア　本件特許１及び本件特許２の分割出願に関する手続の経緯(ア)　原告は，昭和５９年１月１７日，名称を「コンクリート埋設物の架設具および架設具を有するコンクリート埋設物」とする発明について特許出願（特願昭５９－６８３３号〔親出願〕）をした（甲３９）。その特許請求の範囲は，「(1)手による折り曲げが可能で，かつ曲げられた状態で型枠に埋設物を押圧できる突張り強度を有する線状の支持部と，支持部をコンクリート壁内に埋設される埋設物に取付ける取付部とからなるコンクリート埋設物の架設具。(2)コンクリート埋設物とこれに一体に設けられた線状の支持部材よりなる架設具とからなり，支持部材は手による折り曲げが可能で，かつ曲げられた状態で型枠に埋設物を押圧できる突張り強度を有し，支持部材を曲げてコンクリート壁内の支骨である鉄筋に架設し埋設物の位置決めを行なうようになした架設具を有するコンクリート埋設物。」というものであった。
親出願は，昭和６０年８月１２日，公開され，平成元年８月９日，拒絶理由通知がされ，平成元年１１月２４日，手続補正がされ，意見書が提出されるとともに，名称を「コンクリート埋設物」とする発明について，親出願からの分割により，特許出願（特願平１－３０６２１８号〔子出願〕）がされた。その後，親出願は，平成２年４月４日，拒絶査定されて，査定不服審判請求がされ，平成２年７月３０日，特許法１７条の２第４項の手続補正がされ，平成３年５月１７日，拒絶査定不服審判において出願公告決定がされ，平成４年６月２９日の手続補正を経て，平成５年３月１４日，原査定取消，特許査定の審決がされ，平成５年７月２８日，登録された後，平成５年１０月２９日，特許法６４条による補正がされた（甲４０の１，乙６）。


(イ)　前記の平成元年１１月２４日に名称を「コンクリート埋設物」とする発明についてされた親出願からの分割による特許出願（特願平１－３０６２１８号〔子出願〕）は，その特許請求の範囲が，「(1)手による折り曲げが可能で，かつ曲げられた状態で型枠に埋設物の開口部を押圧できる突張り強度を有する線状の支持部材を開口部の反対側に一体に設けて成ることを特徴とするコンクリート埋設物。(2)コンクリート埋設物がボックスであり，その底壁に切り起こされた突起で支持部材を包むようにかしめて支持部材を底壁に一体に設けて成ることを特徴とする特許請求の範囲第１項記載のコンクリート埋設物。（甲４０の１）」というものであり，平成４年１２月２１日，拒絶理由通知がされ，平成５年３月１９日付け手続補正書（甲４０の２）により特許請求の範囲の補正がされるとともに，意見書が提出され，その補正後の特許請求の範囲は，「(1)手による三次元方向に自在に折り曲げが可能で，かつ曲げられた状態で型枠に埋設物本体の開口部を押圧できる突張り強度を有し，コンクリート壁の支骨をなす鉄筋に架設される線状の支持部材を，鉄筋に対し埋設物本体を任意の位置に設置するのに十分な長さの自由端を残して，埋設物本体の外方に突出するように埋設物本体の開口部の反対側に一体に設けて成ることを特徴とするコンクリート埋設物。(2)埋設物本体がボックスであり，手による三次元方向に自在に折り曲げが可能で，かつ曲げられた状態で型枠にボックスの開口部を押圧できる突張り強度を有し，コンクリート壁の支骨をなす鉄筋に架設される線状の支持部材を，鉄筋に対しボックスを任意の位置に設置するのに十分な長さの自由端を残して，ボックスの外方に突出するようにボックスの底壁に切り起こされた突起でかしめて一体に設けて成ることを特徴とする特許請求の範囲第１項記載のコンクリート埋設物。」というものであり，平成５年５月７日付け手続補正後，平成５年８月１１日，拒絶査定され，査定不服審判請求がされ，平成５年１０月２９日付けで，手続補正書を提出するとともに，子出願からの分割として，特許出願（特願平５－２７１６１０号，本件出願１〔孫出願〕）をし，子出願は，平成８年６月１７日，原査定取消，特許査定の審決がされ，平成８年９月１９日，登録された（乙６８の１ないし１１）。平成５年１０月２９日付け手続補正書は，子出願の発明の名称を「コンクリート埋設物の固定方法及び埋設方法」とし，特許請求の範囲を，「（請求項１）　手による三次元方向に自在に折り曲げが可能で，かつ曲げられた状態で型枠に埋設物の開口部を押圧できる突張り強度を有する支持部材を埋設物に設け，前記支持部材を折り曲げるとともにコンクリート壁の支骨をなす鉄筋に架設して，コンクリート埋設物の開口部が型枠に密接する位置に該埋設物を固定することを特徴とするコンクリート埋設物の固定方法。（請求項２）　手による三次元方向に自在に折り曲げが可能で，かつ曲げられた状態で型枠に埋設物の開口部を押圧できる突張り強度を有する支持部材を埋設物に設け，先に立てかけた型枠に対して埋設物の開口部が密接するように前記支持部材を折り曲げるとともに支持部材をコンクリート壁の支骨をなす鉄筋に架設して，コンクリート埋設物を埋設位置に固定し，コンクリートを打設して埋設物を埋設することを特徴とするコンクリート埋設物の埋設方法。」と補正するものであり（乙７，弁論の全趣旨），同補正前の子出願の明細書の特許請求の範囲では「線状の支持部材」とされていたのが，同補正により「支持部材」とされた。この補正により，子出願に係る明細書の特許請求の範囲の「支持部材」は「線状」でないものも含むものとなったが，そのような事項は，親出願の出願当初明細書又は図面に記載はなく，子出願の出願当初明細書又は図面にも記載されていないものであった（甲３９，乙６１）。子出願については，上記平成５年１０月２９日付け補正の内容で特許された（乙７）。(ウ)　前記の平成５年１０月２９日付けで子出願からの分割として出願された本件出願１（孫出願）は，平成６年１０月２５日の公開を経て，平成７年５月１６日，拒絶理由通知がされ，平成７年７月１０日付け手続補正書による手続補正がなされ，意見書が提出されるとともに，孫出願からの分割として，特許出願（特願平７－１７３５５２号，〔曾孫出願〕）がなされた。上記補正後の特許請求の範囲は「（請求項１）　手による三次元方向に自在に折り曲げが可能で，かつ曲げられた状態で型枠に埋設物本体の開口部を押圧できる突張り強度を有し，コンクリート壁の支骨をなす鉄筋に架設される線状の複数の支持部材の各々を，鉄筋に対し埋設物本体を任意の位置に設置するのに十分な長さの自由端を残して，埋設物本体の外方に突出するように埋設物本体の開口部の反対側に，線状又は複数の点状に固着して成ることを特徴とするコンクリート埋設物。（請求項２）　埋設物本体がボックスであり，手による三次元方向に自在に折り曲げが可能で，かつ曲げられた状態で型枠にボックスの開口部を押圧できる突張り強度を有し，コンクリート壁の支骨をなす鉄筋に架設される線状の複数の支持部材の各々を，鉄筋に対しボックスを任意の位置に設置するのに十分な長さの自由端を残して，ボックスの外方に突出するようにボックスの底壁に切り起こされた複数の突起でかしめて固着して成ることを特徴とする請求項１記載のコンクリート埋設物。」（下線が補正箇所）であったが，平成７年９月１８日，拒絶査定され，査定不服審判請求がされ，平成８年１月１１日付けで，審判請求書の補正がされ，平成８年６月２７日，原査定取消，特許査定の審決がされ，平成８年１０月３日，登録された（乙８）。分割出願時の明細書の特許請求の範囲第１項及び第２項は，分割直前の子出願の明細書，すなわち，上記平成５年１０月２９日付け手続補正書による補正前の子出願の明細書の特許請求の範囲第１項及び第２項の記載と全く同一であり，発明の詳細な説明及び図面も実質的に同一であった（甲４０の２，４１，乙８）。(エ)前記の平成７年７月１０日付け特許出願（特願平７－１７３５５２号，〔曾孫出願〕）は，公開され，平成８年４月８日，本件出願２（玄孫出願）が分割出願され，特許された（甲４３，乙４１）。


ところで，特許法には，分割出願に関する規定は同法４４条以外に存在しないから，分割出願（子出願）をもとの出願として更に分割出願（孫出願）を行う場合についても同条が適用されることになる
したがって，孫出願の出願日が親出願の出願日まで遡及するためには，子出願が親出願に対し分割の要件を満たし，孫出願が子出願に対し分割の要件を満たし，かつ，孫出願に係る発明が親出願の出願当初明細書又は図面に記載された事項の範囲内であることを要するというべきである
これを本件についてみると，本件出願１（孫出願）は，親出願からの分割出願である子出願を更に分割出願し，本件出願２（玄孫出願）は，本件出願１（孫出願）を更に分割出願した曾孫出願を更に分割出願した出願であるから，本件出願２（玄孫出願），曾孫出願，本件出願１（孫出願），子出願の各分割出願がそれぞれ特許法４４条１項の分割要件を満たし，かつ，本件出願１，２に係る発明が親出願の出願当初明細書又は図面に記載された事項の範囲内である場合には，本件出願１，２の出願日は，親出願の出願日まで遡及することになる
(イ)　そこで，まず，子出願の分割出願についてみると，子出願は，平成５年３月１９日付け手続補正書（甲４０の２）により補正された後，平成５年１０月２９日付け手続補正書によりさらに補正された
平成５年３月１９日付け手続補正書による補正後の発明は，親出願の出願当初明細書又は図面に記載されており，子出願の出願当初明細書又は図面にも記載されており，その他の分割要件を満たすといえるから，子出願は，親出願から適法に分割されたものといえることになる
しかしながら，平成５年１０月２９日付け手続補正書による「線状の支持部材」を「支持部材」とした補正は，親出願の出願当初明細書又は図面に記載されておらず，子出願の出願当初明細書又は図面にも記載されていない事項を含み，上記補正後の子出願の明細書は，親出願の出願当初明細書又は図面の範囲内でない事項を含むものであるから，子出願は，親出願から特許法４４条１項に基づき適法に分割されたものといえないことになる
そして，子出願は，その後，特許登録され，本件無効審決を経て確定し，もはや，手続補正や訂正審判により上記平成５年１０月２９日付け手続補正書による内容を是正する余地はなく，上記補正後の内容で確定したから，子出願は，親出願から特許法４４条１項に基づき適法に分割されたものとはいえず，親出願の時に出願したとみなされることはない
そして，親出願の時に出願したとみなされないことから，子出願は，本来の出願日である平成元年１１月２４日が出願日となるはずであるが，上記補正後の明細書の特許請求の範囲は，子出願の出願当初明細書又は図面の範囲内でない事項を含むから，子出願の出願日は，特許法４０条に基づき，平成元年１１月２４日から繰り下がって上記補正書を提出した日である平成５年１０月２９日とみなされることになる
本件無効審決の結論もこのような判断に基づくものと認められる（乙６１）
この点に関し，原告は，子出願が特許法４４条により適法に分割された分割出願であり，上記平成５年１０月２９日付け手続補正書による補正により，特許法４０条に基づき，出願日が平成５年１０月２９日に繰り下がったに過ぎず，子出願の分割自体が不適法，無効となるものでない旨主張するが，上記のとおり，そもそも子出願の分割は分割要件を具備しておらず不適法であることは明らかであって，原告の上記主張は採用することはできない
(ウ)　次に，本件出願１（孫出願）についてみるに，本件出願１（孫出願）に係る発明は，子出願を親出願とする分割出願としては，平成５年３月１９日付け手続補正書により補正された後の明細書又は図面を対象とすると，平成７年７月１０日付け手続補正書による手続補正が適法と認められるから，子出願に係る発明と同一でないといえるので，平成５年１０月２９日付け手続補正書により補正された後の明細書又は図面を対象とすると子出願に係る発明と同一でないことが明らかである
したがって，本件出願１（孫出願）は，子出願を親出願とする分割出願としては，その他の分割の要件も満たしているといえるから適法といえる
しかしながら，親出願との関係では，前記のとおり，子出願が親出願から適法に分割されたものとはいえない以上，本件出願１（孫出願）も親出願の時に出願したとみなされることはなく，子出願の時に出願したとみなされることとなり，子出願の出願日とみなされる平成５年１０月２９日に出願したとみなされることになる
この点に関し，原告は，本件出願１（孫出願）は，原出願（親出願，子出願）の最初に添付した明細書（親出願の明細書）又は図面に記載した事項の範囲内であり，かつ，分割直前の明細書又は図面に記載した事項の範囲内であるから，適法に分割されたものであり，その後になされた独立した子出願の平成５年１０月２９日付補正書の補正内容に左右されるものではなく，本件出願１（孫出願）の出願日は親出願の出願日まで遡及する旨主張する
しかしながら，親出願，子出願及び孫出願はそれぞれ別個の出願手続であり特許要件の具備の有無は別個独立に審査されるものであるとはいえ，孫出願の出願日の遡及の利益の享受は，あくまで子出願の出願日の利益の享受であって，子出願が分割要件を満たして分割が適法に行われることを前提とするものであり，孫出願の出願日が子出願と無関係に本来の分割可能な時期から離れて無限定に親出願のときまで遡及するものではない
そして，特許法は，特許の出願などの特許に関する手続をした者がその補正をすることを原則として許容し，かつ，補正がその手続の初めに遡って効力を有することを認めており，特許に関する手続はこのような補正の遡及効を前提に運用されている


イ　被告は，子出願に係る特許を無効とする本件無効審決が確定したことにより，子出願は不適法な分割出願として親出願との関係が遮断され，出願日の遡及の利益を享受できなくなったから，子出願を原出願とする孫出願の出願日は，当該分割出願が適法であった場合でも，子出願の出願日とみなされる平成５年１０月２９日であり，親出願の出願日（昭和５９年１月１７日）まで遡ることはあり得ないと主張する。
そこで，検討するに，子出願に係る特許を無効とする本件無効審決が確定したことは前記のとおりであるから，子出願に係る特許権（特許第２５６２６９８号）は初めから存在しなかったものとみなされ（特許法１２５条），このことは何人も争えないところである。しかしながら，被告が本件無効審決について主張している子出願の出願日に関する事項はあくまでも本件無効審決の理由中の判断事項に過ぎず，本件無効審決が確定したからといって，子出願とは別個独立の出願手続である孫出願の出願日につき，本件無効審決の判断が拘束力を持つと解すべき根拠はない。また，子出願の特許が後に無効とされたからといって，子出願から分割された孫出願が当然に影響を受けるということもない。したがって，被告の上記主張は採用できない。
ウ　さらに，被告は，本件無効審決の拘束力が孫出願の出願日等に及ばないとしても，実体上，親出願から子出願の分割は分割要件を満たしていないから不適法であり，子出願は出願日の遡及の利益を享受できず，その出願日は手続補正書を提出した平成５年１０月２９日とみなされ，子出願を原出願とする本件出願１（孫出願）の出願日も上記平成５年１０月２９日であり，親出願の出願日まで遡及しないと主張する。
そこで，以下，本件無効審決の拘束力から離れて，本件出願１（孫出願）の分割出願に関する手続の経緯に即して，本件出願１（孫出願）の出願日について検討する。
(ア)　特許出願の分割について定めた平成６年法律第１１６号による改正前の特許法４４条１項は，「特許出願人は，願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる時又は期間内に限り，二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。」と規定していた（なお，上記改正後の特許法４４条１項は，特許出願を分割できる時期を「明細書又は図面について補正をすることができる期間内に限り」としている。）から，分割出願が適法であるための実体的な要件としては，①　もとの出願の明細書又は図面に二以上の発明が包含されていたこと，②　新たな出願に係る発明はもとの出願の明細書又は図面に記載された発明の一部であること，が必要である。さらに，分割出願が原出願の時にしたものとみなされるという効果を有する（特許法４４条２項）ことからすれば，新たな出願に係る発明は，分割直前のもとの出願の明細書又は図面に記載されているだけでは足りず，もとの出願の出願当初明細書又は図面に記載された事項の範囲内であることを要すると解される（逆に，もとの出願の出願当初明細書又は図面に記載された事項であれば，分割直前のもとの出願の明細書又は図面に記載されていない事項であっても，補正が可能であるから，分割の要件を満たすことになる。）。
２　原判決５８頁９行目から５９頁８行目を次のとおり改める。「(2)　同イ（本件発明２は，子出願につき分割不適法と判断して子出願に係る特許を無効とした審決が確定したことにより，その出願日が親出願の出願日に遡及しないこととなる結果，新規性又は進歩性を欠くか。）及びウ（子出願についての分割が不適法であるため，その出願日が親出願の出願日に遡及しないことにより，本件出願２の出願日も親出願の出願日に遡及せず，その結果，本件発明２は親出願の公開特許公報によって出願前公知の発明若しくは当業者が容易に想到し得た発明であるか否か。）について
ア　本件出願２は，平成７年７月１０日付けで，本件出願１の一部を分割してされた出願（特願平７－１７３５５２号〔曾孫出願〕）の一部を，平成８年４月８日付けで更に分割して特許出願（特願平８－８５１０７号〔玄孫出願〕）したものである（前記第２，２，(3)，ア，(イ)）。したがって，本件出願２（玄孫出願），曾孫出願，本件出願１（孫出願），子出願の各分割出願がそれぞれ特許法４４条１項の分割要件を満たし，かつ，本件出願２に係る発明が親出願の出願当初明細書又は図面に記載された事項の範囲内である場合には，本件出願２の出願日は，親出願の出願日まで遡及することになる。
イ　本件出願１（孫出願）は，子出願からの分割出願であるところ，前記２で判示したとおり，子出願の出願日は，平成５年１０月２９日とみなされ，親出願の出願日である昭和５９年１月１７日まで遡及することはない。そうすると，本件出願１から曾孫出願への分割，曾孫出願から本件出願２への分割が分割要件を満たしているとしても，本件出願２の出願日は，せいぜい，子出願の出願日とみなされる（本件出願１の分割出願の日とみなされる日でもある）平成５年１０月２９日までしか遡及しないこととなり，親出願の出願日である昭和５９年１月１７日まで遡及することはない。
ウこの点につき，原告は，本件特許２についての無効審判請求事件（無効２０００－３５６０４号）の審決（甲３７）において，本件出願２が適法に分割出願されたと認定されたことによれば，本件出願２（玄孫出願）の出願日が親出願の出願日まで遡及しないことにはならないと主張する。しかしながら，前記２と同じ理由により，原告の主張は理由がない。」
３　争点(5)（原告主張の違憲等の有無）について
原審及び当審の被告の主張に明らかなとおり，被告は原告指摘の主張をしているから，同主張を認めても弁論主義を超えることにならず，また，同主張に沿う認定は特許庁の審査実務に反しておらず，特許法１７８条の訴えの管轄権のない裁判所が明らかな無効理由の存在を根拠に権利濫用と判断することは憲法２９条に反しない。
第５　結語
その他，原審及び当審における原告提出の各準備書面記載の主張に照らして，原審及び当審で提出，援用された全証拠を改めて精査しても，当審の認定判断を覆すほどのものはない。


平成１３年(ﾜ)第２２５６９号　特許権に基づく製造販売禁止等請求事件
平成１４年１２月３日口頭弁論終結
判　　　　　　　　　決
原            告　　　　株式会社イビデン原告訴訟代理人弁護士    　後藤    昌弘同                        川岸    弘樹同補佐人弁理士            広江    武典
同             宇野    健一
被            告　　　　　アイカ工業株式会社
被告訴訟代理人弁護士　    三　木　浩太郎
同補佐人弁理士　          足立      　勉同                  　　　石原    啓策
主　　　　　　　　　文
１　原告の請求をいずれも棄却する。
２　訴訟費用は，原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
１　被告は，別紙物件目録記載の物件を製造し，譲渡し，譲渡のために展示してはならない。
２　被告は，前項の物件を廃棄せよ。
３　被告は，原告に対し，３億円及びこれに対する平成１３年１１月６日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。４　訴訟費用は，被告の負担とする。
５　仮執行宣言
第２　事案の概要
本件は，後記特許権を有する原告が，被告が製造・販売している製品が当該特許発明の技術的範囲に属し，その製造・販売が当該特許権を侵害するものであるとして，被告に対し，当該製品の製造・販売等の差止め及び損害賠償を求めている事案である。
１　争いのない事実
(1)　原告は，次の特許権（以下，「本件特許権」という。）を有している。
特許番号      第２１３６２７６号
発明の名称      金属調メラミン樹脂化粧板
出願年月日　　昭和６３年７月６日
出願公告年月日　    平成７年１月１８日
登録年月日      平成１０年５月１５日
(2)　上記(1)の特許権に係る明細書（平成１２年６月２７日付け訂正請求による訂正後のもの。以下「本件明細書」という。本判決末尾添付の全文訂正明細書〔以下「別紙訂正明細書」という。〕を参照）に記載された特許請求の範囲請求項４の記載は次のとおりである（以下，この発明を「本件特許発明」という。）。「基材からなるベース層上に形成された金属調化粧紙からなるパターン層と，該金属調化粧紙に含浸したメラミン樹脂層とからなる金属調メラミン樹脂化粧板であって，前記メラミン樹脂層表面にはエンボス加工による凹凸面が形成されていると共に，前記金属調化粧紙はグラビア印刷により得られる，輝度物質微粉を含有する印刷凹凸目を有することを特徴とする金属調メラミン樹脂化粧板。」(3)　上記発明の構成要件を分説すれば，次のとおりである（以下，それぞれを「構成要件Ａ」のようにいう。）。
Ａ　基材からなるベース層上に形成された金属調化粧紙からなるパターン層
と，
Ｂ　該金属調化粧紙に含浸したメラミン樹脂層とからなる金属調メラミン樹
脂であって，
Ｃ　前記メラミン樹脂表面にはエンボス加工による凹凸面が形成されている
と共に，
Ｄ　前記金属調化粧紙はグラビア印刷により得られる，輝度物質粉末を含有する印刷凹凸目を有することを特徴とする金属調メラミン樹脂化粧板(4)　上記(1)の特許権に係る，別紙訂正明細書に記載された特許請求の範囲請求項１の記載は次のとおりである（以下，この発明を「請求項１の発明」という。）。
「基材からなるベース層上に形成された金属調化粧紙からなるパターン層と，該金属調化粧紙に含浸したメラミン樹脂層と，該メラミン樹脂層上に形成されたオーバーレイ層とからなる金属調メラミン樹脂化粧板であって，前記オーバーレイ層表面にはエンボス加工による凹凸面が形成されていると共に，前記金属調化粧紙はグラビア印刷により得られる，輝度物質微粉を含有する印刷凹凸目を有することを特徴とする金属調メラミン樹脂化粧板。」
(5)　本件特許発明と請求項１の発明との相違点は，下線部を付した点にあり，本件明細書によれば，この点の作用効果は，オーバーレイ層を省略してコストダウンを図ることである。
(6)　被告は，別紙物件目録記載のイ号物件及びロ号物件（以下「被告製品」と総称する。）を，現在製造・販売し，又は製造・販売していた。(7)　ロ号物件には，オーバーレイ層に該当するものは存在しない。
２　被告製品の構成
(1)　イ号物件
ア　被告の主張するイ号物件の構成
①　フェノール樹脂を含浸させたクラフト紙と
②　顔料（主として酸化チタン）をパルプに混抄した無地着色紙（通称「チタン紙」）にメラミン樹脂を含浸乾燥したものと
③　雲母微粉を含有するグラビアインク１色を用いて模様のないベタ刷り印刷を施した，セルロースからなる透明紙（通称「オーバーレイ紙」）にメラミン
樹脂を含浸乾燥したもの
④　を組み合わせ，
⑤　これにスウェード様の形状を有する賦型板を積載して，高圧（７０～１００㎏／㎝２），高温（１２０～１４０℃）でプレス成形した⑥　メラミン樹脂化粧板である。
⑦　したがって，その層構造は，下から順に，クラフト紙，フェノール樹脂層，着色紙，メラミン樹脂層，オーバーレイ紙，メラミン樹脂層として構成される。
イ　原告の認否等
③の「ベタ刷り印刷」は，「ベタ刷りのグラビア印刷」である。「オーバーレイ紙」は，オーバーレイ紙という種類の紙があるわけでなく，使用態様からそのように称されるものである。④の「を組み合わせ」は，「と積層し」とされるべきである。⑤の「スウェード様の形状を有する」の部分は，「凹凸形状を有する」とされるべきである。⑦の「フェノール樹脂層」は，クラフト紙に含浸されており，存在しない。「オーバーレイ紙」は「透明紙」と表現されるべきである。その余は認める。
(2)　ロ号物件
ア　被告の主張するロ号物件の構成
①　フェノール樹脂を含浸させたクラフト紙と


②　雲母微粉又はアルミ微粉を含有するグラビアインク数種を用いて石目様抽象柄の模様の印刷を施した，顔料（主として酸化チタン）をパルプに混抄した無地着色紙（通称「チタン紙」）にメラミン樹脂を含浸乾燥したものと
③　を組み合わせ，
④　これに梨地様の形状を有する賦型板を積載して，高圧（７０～１００㎏／㎝２），高温（１２０～１４０℃）でプレス成形した⑤　メラミン樹脂化粧板である。
⑥　したがって，その層構造は，下から順に，クラフト紙，フェノール樹脂層，着色紙，メラミン樹脂層として構成される。
イ　原告の認否等
②の「石目様抽象柄の模様の印刷」は，「グラビア印刷」である。③の「を組み合わせ」は，「と積層し」とされるべきである。④「梨地様の形状を」の部分は，「凹凸の形状」とされるべきである。⑥の「フェノール樹脂層」は，クラフト紙に含浸されており，存在しない。その余は認める。
３　争点
(1)　被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属し，被告製品の製造・販売が本
件特許権を侵害するか，なかでも
ア　イ号物件が構成要件Ｂを充足するか，すなわちイ号物件にはオーバーレイ層が存在するか（争点１）。
イ　被告製品は構成要件Ｃ及びＤを充足するか（争点２）。(2)　本件特許権に明白な無効事由があり，原告が同特許権に基づく権利行使をすることが権利濫用に当たるか（争点３）。
(3)　被告の先使用の抗弁が成立するか（争点４）。
(4)　原告の損害等（争点５）
第３　争点に関する当事者の主張
１　争点１（イ号物件が構成要件Ｂを充足するか，すなわちイ号物件にはオーバーレイ層が存在するか）について
(1)　原告の主張
ア　イ号及びロ号物件は，いずれも，①構成要件Ａの，基材からなるベース層上に形成された金属調化粧紙からなるパターン層を備えている，②構成要件Ｂの該金属調化粧紙に含浸したメラミン樹脂層とからなる金属調メラミン樹脂化粧板である，③前記メラミン樹脂表面にはエンボス加工による凹凸面が形成されている，④前記金属調化粧紙はグラビア印刷により得られる輝度物質粉末を含有する印刷凹凸目を有することを特徴とする金属調メラミン樹脂化粧板である。したがって，イ号及びロ号物件は，本件特許発明のすべての構成要件を満たすものであり，本件特許権の技術的範囲に属する。イ　被告は，構成要件Ａ及びＢは，「基材からなるベース層上に形成された金属調化粧紙からなるパターン層と，該金属調化粧紙に含浸したメラミン樹脂層とだけからなり，オーバーレイ層を有しない金属調メラミン樹脂化粧板」と解釈される，と主張する。しかし，技術用語において使用されるオーバーレイ紙とは，「パターン紙の印刷模様の保護，並びに化粧板物性（耐摩耗性，耐薬品性等）向上を目的とした紙」である（甲５の１７３頁，１２行から１３行目）。本件明細書においても，請求項１の発明において「該金属調化粧紙に含浸したメラミン樹脂層と，該メラミン樹脂層上に形成されたオーバーレイ層とからなる金属調化粧板であって」とされ，発明の詳細な説明において，「メラミン樹脂層の上にはオーバーレイ層が形成されている。オーバーレイ層の表面には，エンボス加工による凹凸面が形成されている。」（別紙訂正明細書３頁１５行～１６行）とされ，さらに「含浸紙をメラミン樹脂が含浸されたパターン層の上に積層して，加熱加圧プレス，例えばメラミン樹脂層の場合と同様，３０～８０㎏／㎝２の圧力下で１３０℃から１７０℃で熱圧着することにより，オーバーレイ層を設けることができる。」（同４頁２７行～５頁１行）とされている。このように，本件明細書においても，印刷模様がされたパターン層の上層に形成されているものを「オーバーレイ層」としているのである。よって，本件明細書に記載された「オーバーレイ層」とは，本来の技術用語と同様の意味である「パターン紙の印刷模様の保護，並びに化粧板物性（耐摩耗性，耐薬品性等）向上を目的とした紙」を指すものである。この点被告は，「セルロースからなる透明紙」について，意図的に「通称オーバーレイ紙」と表現しているが，被告が「オーバーレイ層である」と主張する透明紙は，その上面に「雲母微粉を含有するグラビアインク１色を用いて模様のないべた刷り印刷を施し」てある以上，印刷模様の保護や化粧板物性の向上を目的としているものではないことは明らかである。よって，イ号物件における「透明紙」は，本件特許発明におけるオーバーレイ層には該当しないものであり，被告が主張するオーバーレイ紙は，「透明紙に雲母微粉を含有するグラビアインク１色を用いて模様のないべた刷り印刷を施し」てある，本件特許発明における金属調化粧紙を構成するものである。したがって，オーバーレイ層を有するものであるから構成要件Ａ及びＢに該当しないという被告の主張は理由がない。
(2)　被告の主張
ア　イ号物件は，構成要件Ａ及びＢの「基材からなるべ一ス層上に形成された金属調化粧紙からなるパターン層と，該金属調化粧紙に含浸したメラミン樹脂層とからなる金属調メラミン樹脂化粧板」に該当しない。本件特許発明は，請求項１の発明から「オーバーレイ層」を省略したものであり，これによって「オーバーレイ層を省略してコストダウンを図り，安価な金属調メラミン樹脂化粧板が得られる」（別紙訂正明細書５頁１５行～１６行，同６頁２行～３行）ことを課題解決及びその作用効果とするものであるところ，該「オーバーレイ層」とは「例えば，上記メラミン樹脂層の上にオーバーレイ紙を重ね合わせ‥‥形成される」（同３頁１７行～２０行）ものを指すのであるから，メラミン樹脂を含浸させたオーバーレイ紙，すなわちオーバーレイ層を有するメラミン樹脂化粧板が，本件特許発明の技術的範囲に含まれないことは明らかである。すなわち，構成要件Ａ及びＢは，「基材からなるベース層上に形成された金属調化粧紙からなるパターン層と，該金属調化粧紙に含浸したメラミン樹脂層とだけからなり，オーバーレイ層を有しない金属調メラミン樹脂化粧板」と解釈されるものである。しかるに，イ号物件は，前記のとおり，クラフト紙にフェノール樹脂を含浸したものと無地着色紙（チタン紙）にメラミン樹脂を含浸乾燥させたものと，透明紙（オーバーレイ紙）にメラミン樹脂を含浸乾燥させたものとを高圧高温で一体成形したものであって，オーバーレイ層を有するものであるから構成要件Ａ及びＢに該当しない。


イ　また，「オーバーレイ層」の存否とは別に，イ号物件は，構成要件Ａ，Ｂ及びＤの「金属調化粧紙」を有せず，したがって構成要件Ｂ及びＤの「金属調メラミン樹脂化粧板」に該当しない。構成要件Ａ，Ｂ及びＤの「金属調化粧紙」は輝度物質微粉によって金属質感を付与された化粧紙を指すものと解される。そして「輝度物質」については，その文言上「輝度」であることが限定されて，また別紙訂正明細書には「本発明において，金属質感を付与する輝度物質微粉は，パール粉末，マイカ粉末，バーミュライト粉末，金粉末，銀粉末，銅粉末，アルミ粉末等のいずれか１種又は２種以上であることが好ましい」（同４頁２行～４行）と記載されているから，金，銀，銅，アルミ等のような金属光沢を有する物質を指すものであり，したがって構成要件Ａ，Ｂ及びＤの「金属調化粧紙」もまた金属光沢を有する化粧紙と解される。しかるに，イ号物件に用いられる化粧紙は，前記のとおり，主として酸化チタンからなる顔料をパルプに混抄して製造した無地着色紙（チタン紙）であって，パール粉末，マイカ粉末，バーミュライト粉末，金粉末・銀粉末，銅粉末，アルミ粉末等の輝度物質微粉を含有せず，したがって輝度物質微粉によって金属質感，金属光沢を付与された「金属調化粧紙」に該当しない。イ号物件は，現に被告商品カタログにおいて「スウェード調仕上げ」と標記され，「金属調」の外観ではないことを強調して市場に提供されており，また消費者の間においても，イ号物件は，光沢のない柔らかく温かい質感のメラミン樹脂化粧板として認識されている。
また，ロ号物件は，前述のとおり（前記第２，２参照），無地着色紙に雲母微粉又はアルミ微粉を含有するグラビアインク数種を用いてグラビア印刷するが，その際，石目様抽象柄の模様を形成するように印刷するものである。したがって，その外観は「石目様抽象調」と評価し得るものであって，金属質感，金属光沢を有するとはいえない。現に，ロ号物件は，非金属仕上げ，すなわちメタリック仕上げではないことを強調して市場に提供されており，消費者の間においても，ロ号物件は，光沢のない自然石調風合いを持つメラミン樹脂化粧板として認識されている。
ウ　別紙目録記載の被告製品中，イ号物件の
ＰＪ－５２０８ＢＦ７１
ＰＪ－５１０８ＢＭ６２
ＰＪ－５１１１ＢＭ６２
ＰＪ－５１１４ＢＭ６２
ＰＪ－５２０８ＢＭ６２
ＰＪ－５４０８ＢＭ６２
ＰＪ－５４１１ＢＭ６２
ＰＪ－５４１２ＢＭ６２
ＰＪ－５４１４ＢＭ６２
ＰＪ－５６１２ＢＭ６２
ＰＪ－５８１３ＢＭ６２
は，現在製造・販売していない。
ロ号物件の
ＪＮ－５０１ＢＴ
ＪＮ－５０３ＢＴ
も同様である。
２争点２（被告製品が構成要件Ｃ及びＤを充足するか）について
(1)　原告の主張
ア　構成要件Ｃ及びＤの「エンボス加工による凹凸面‥‥と共に，‥‥印刷凹凸目を有する」とは，エンボス加工面による凹凸面と，印刷凹凸目とが，同調する部所が随所に存在し，この同調部分によって化粧板の表面が光反射相乗効果により鮮明に見えることを指すと解すべきであり，それ以上に限定解釈すべきではない。本件明細書の「発明の詳細な説明」欄におけるエンボス加工による凹凸面と印刷凹凸目との相互の関係についての記載であるとして被告の挙げる「エンボス加工による凹凸面と印刷凹凸目が略同形であり，また，双方の凹凸の位置が相互に同調，すなわち，一方の凸部が他方の凹部に略対応するように形成されている」との部分は，実施例において本件特許発明の最も効果が高いと思われる場合を説明しているにすぎない。上記文言を根拠に被告主張のように限定解釈することは，許されない。
イ　被告製品は，甲７及び甲９の走査顕微鏡写真による分析結果では，明らかに印刷凹凸目が形成されている。そして，この分析結果によれば，被告製品に光相乗効果を有することができる程度のエンボス加工が施されていることは，明らかである。
ウ　さらに，被告は，イ号物件は，被告商品カタログにおいて「スウェード調仕上げ」と標記され「金属調」の外観ではないことを強調して市場に提供されているとし，ロ号物件は，無地着色紙に雲母微粉又はアルミ微粉を含有するグラビアインク数種を用いて，石目様抽象柄の模様を形成するように処理してグラビア印刷するものであり，その外観は「石目様抽象調」と評価し得るものであるから，いずれも金属調質感を有しないと主張する。しかし，検甲３及び検甲４の被告のカタログからは，被告がイ号物件及びロ号物件をメタリック調の質感を有することを売り物にしていることが明らかである。
したがって，被告製品はいずれも，構成要件Ｃ及びＤを充足する。
(2)　被告の主張
ア　イ号物件は，構成要件Ｄ「前記金属調化粧紙はグラビア印刷により得られる，輝度物質微粉を含有する印刷凹凸目を有する」ものではない。構成要件Ｄは，グラビア印刷した金属調化粧紙を使用することを内容とするものであり，メラミン樹脂層上またはオーバーレイ層（そもそも本件特許発明は最表面のオーバーレイ層がないメラミン樹脂化粧板を内容とするものであるが）その他にグラビア印刷するものはこれに該当しない。しかるに，イ号物件は，前述のとおり着色紙上には何らの印刷も施さず，オーバーレイ紙上に雲母微粉を含有するグラビアインク１色を用いて模様のないベタ刷り印刷を施すものであるから，その文言上からも構成要件Ｄに該当しないことは明白である。
イ　イ号物件は，構成要件Ｃ及びＤの「前記メラミン樹脂表面にはエンボス加工による凹凸面が形成されていると共に，前記金属調化粧紙はグラビア印刷により得られる，輝度物質微粉を含有する印刷凹凸目を有する」を充足しない。同構成要件においては，「エンボス加工による凹凸面‥‥と共に印刷凹凸目を有する」と記載されているに止まり，エンボス加工による凹凸面と印刷凹凸目がいかなる態様において「と共に」存在するか，相互にどの様な関係にあるかについては，特許請求の範囲の文言からだけでは一義的に明確ではない。本件明細書の「発明の詳細な説明」欄を見ると，次のような記載がある。


「〔産業上の利用分野〕本発明は，金，銀，銅，アルミニウム等の金属調質感に優れたメタリック装飾美とエンボス加工美とを併有する金属調メラミン樹脂化粧板に関する。」（別紙訂正明細書１頁２７行～２９行）「〔解決しようとする課題〕本発明は，かかる従来技術の問題点に鑑みてなされたもので，金属質感に優れたメタリック装飾美とエンボス加工美とを併有し，かつ安価な，金属調メラミン樹脂化粧板を提供しようとするものである。」
（同２頁１８行～２０行）
「〔課題の解決手段〕また，これにより，金属調化粧紙からなるパターン層の印刷凹凸目を，上記オーバーレイ層のエンボス加工面と同調させて，パターン層を浮き上がらせることができる。従って，該印刷凹凸目中に含有されている輝度物質微粉は，上記浮き上がり効果により金属調メラミン樹脂化粧板の表面で鮮明に見えることとなる。また，金属調メラミン樹脂化粧板に光照射した場合，光が上記エンボス加工面と印刷凹凸目において同一方向に反射するため，該印刷凹凸目の凹凸目を減少することができる」（同４頁１２行～１８行）「〔作用及び効果〕本発明にかかる金属調メラミン樹脂化粧板は，グラビア印刷により得られる，上記輝度物質微粉を含有する印刷凹凸目が形成された，金属調化粧紙を用いて構成されている。そのため，上記印刷凹凸目が金属質感を付与する輝度物質微粉末によってメタリック装飾美を付与する。また，上記金属調メラミン樹脂化粧板は，その表面にエンボス加工面を有する。そのため，上記エンボス加工面と金属調化粧紙の印刷凹凸目において双方の凹凸が同調し，光の同一反射による浮き上がり効果，即ち光反射相乗効果が生じて，エンボス加工美を発揮させることができる。」（５頁１８行～２５行）
そして，実施例として，次の記載がある。
「本例の金属調メラミン樹脂化粧板は，上記のように構成されているので，次の作用効果を有する。即ち，透明なオーバーレイ層５の表面に形成したエンボス加工面４とパターン層６の表面に存在している印刷凹凸目６１，６２とは略同形であり，また双方の凹凸の位置は相互に同調している。つまり，Ｅ１とＥ２との２点鎖線において，金属質感に優れたメタリック装飾美とエンボス加工美４の凸部４２と，印刷凹部６２との位置は略対応している。そのため，光線Ｌ１が進入して来ると，上記凸部４２で反射する光線Ｌ２と，オーバーレイ層５内に進入した光線Ｌ３及びその反射光Ｌ４とは略同一方向に反射する。これにより，上記印刷凸部６１内に存在するアルミ粉末が表面に浮き上がって見える。したがって，本例によれば，アルミ金属調の金属質感に優れたメタリック装飾美とエンボス加工美を有する金属調メラミン樹脂化粧板を提供することができる」（同７頁１７行～２８行）上記の各記載によれば，本件特許発明では，グラビア印刷によって得られる輝度物質微粉を含有する印刷インクで化粧紙上に形成された印刷凹凸目とメラミン樹脂層表面に施されたエンボス加工による凹凸面は，互いに略同形で，かつ一方の凸部が他方の凹部にまた一方の凹部が他方の凸部に略対応するように形成されることにより，光の同一反射による浮き上がり効果，すなわち光相乗効果が生じ，本件特許発明の作用効果であるメタリック装飾美とエンボス加工美を併有する安価な金属調メラミン樹脂化粧板を得ることができるのである。したがって，構成要件Ｃ及びＤの「エンボス加工による凹凸面‥‥と共に，印刷凹凸目を有する」とは，エンボス加工による凹凸面と印刷凹凸目とが略同形であり，また双方の凹凸の位置が相互に同調する（すなわち一方の凸部が他方の凹部に略対応する）ように形成されていることを内容とするものと解すべきこととなる。しかるに，イ号物件においては，前述のとおり，オーバーレイ紙上には雲母微粉を含有するグラビアインク１色を用いて模様のないベタ刷り印刷が施されているにすぎず，その印刷表面は略水平状であって印刷凹凸目が存しない。また，仮にグラビア印刷によって印刷凹凸目が形成されているとしても，イ号物件のメラミン樹脂化粧板は，前記のような高圧，高温を加えてプレス成形するものであるため（前記第２，２参照），このようなプレス成形過程において該印刷凹凸目は潰れ，若しくは印刷インクがオーバーレイ紙中に含浸し，又は印刷インクに含有された輝度物質微粉がオーバーレイ紙を押し下げて埋没するなどして，その印刷表面はほぼ水平面となり，現実的には印刷凹凸目は存しない状態となっている。さらに，イ号物件のエンボス加工に用いる賦型板に形成された凹凸部はスウェード調のエンボスであり，オーバーレイ紙をグラビア印刷する際に用いる製版の凹凸部とは無関係に形成されている。その結果，エンボス加工面の凹凸部とグラビア印刷による印刷凹凸部の形状は一致することなく，また必ず双方の凹凸の位置が相互に同調する（すなわち一方の凸部が他方の凹部に略対応する）という相互関係にはない。したがって，イ号物件は，構成要件Ｃ及びＤの「エンボス加工による凹凸面‥‥と共に，印刷凹凸目を有する」を充足しない。
ロ号物件についても，エンボス加工に用いる賦型板に形成された凹凸部が梨地状である以外はこれと同様であるから，同様に構成要件Ｃ及びＤのを充足しない。
３　争点３（本件特許権に明白な無効事由があり，原告が同特許権に基づく権利行使をすることが権利濫用に当たるか）について
(1)　被告の主張－特許法２９条２項違反及び３６条４項違反特許に無効事由が存在することが明らかであるときは，その特許権に基づく差止め，損害賠償等の請求は，権利の濫用に当たり許されないが，本件特許には，以下に述べるような明白な無効事由があり，これに基づく請求は権利の濫用に当たり許されない。
ア　特許法２９条２項違反
本件特許発明は，乙５（特開昭５４－９６５７９号公報）に記載の発明と乙１（特開昭５５－１５９９７０号公報）又は乙４（実公昭４９－２７７６５号公報）に記載の発明に基づいて，あるいは乙５に記載の発明と乙２（特開昭６３－８４９３６号公報）及び乙１又は乙４の各文献に記載の発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，同法２９条２項の規定により特許を受けることができないものである。
イ　特許法２９条１項違反
被告は，本件特許発明の構成要件のすべてを備える被告の製品アイカラビアンＪＩ－２４Ｂ（以下，「ＪＩ２４Ｂ」と略称する。また，他の被告製品も同様に略称する。），ＪＩ２４Ｃ，ＪＩ４４Ｂ，ＪＩ５２Ｂ，ＪＩ５３Ｂ，ＪＩ５３Ｃを，本件特許発明の出願時に販売していて公然実施しており，かつこれら製品は公然知られていたから，本件特許発明は，特許法２９条１項の規定により特許を受けることができないものである（詳細は，平成１４年３月５日付け被告準備書面(3)参照）。


ウ　特許法３６条４項違反
グラビア印刷によって形成される印刷凹凸目は，通常極めて微小であり，紙がもともと有する凹凸と区別できない。けだし，インクは，紙間への浸透性に優れたものであり，しかもパターン紙の紙質は，メラミン樹脂の含浸性を確保するために，樹脂の浸透性を良好にしたものであるから，印刷インクは紙に印刷されると一部浸透してしまい，紙表面には印刷凹凸目があるとは認められないのである。したがって，そのような紙がもともと有する凹凸と区別できない程に微小な印刷凹凸目では光の同調は生じないので，本件特許発明の作用効果は生じない。また，メラミン化粧板の成型は，本件明細書にも記載されているとおり，温度１３０～１７０℃，圧力３０～８０㎏／㎝２で熱圧成型されるため，たとえ印刷凹凸目が形成されたとしても，こうした成型時の温度・圧力で印刷インキの軟化，流動化及び硬化途中のベース層に押し付けられることによって，平坦になってしまう（印刷凹凸目が消滅する）。つまり，本件特許発明のように「印刷凹凸目」と称する構造が存在しても，存在しなくても，効果において差異はなく，実際に存在するかどうかも疑わしいのであるから，本件明細書の「発明の詳細な説明」の欄は，当業者が容易に実施可能な程度に明確かつ十分に記載されているものとは認められない。
(2)　原告の主張
本件特許に無効事由は存せず，原告の権利行使は権利の濫用とならない。ア　本件特許発明は，乙１，乙２，乙４，乙５に記載されたどの発明とも異なり，これらに基づいて容易に発明することができたものではない。(ア)　本件特許発明と乙１の発明とは，本件特許発明が「金属調化粧板」であるのに対し，乙１の発明は「天然木調化粧板」である点，本件特許発明が「エンボス加工による凹凸面‥‥と共に，‥‥印刷凹凸目を有する」ものであるのに対し，乙１の文献にはエンボス加工による凹凸面を形成し，これと共に相互作用を有する印刷凹凸目を形成したことが記載されていない点で異なる。(イ)　本件特許発明と乙２の発明とは，本件特許発明が「エンボス加工による凹凸面‥‥と共に，‥‥印刷凹凸目を有する」ものであるのに対し，乙２には記載も示唆もされていない点，乙２の発明の作用効果が，オーバーレイ紙の表面に金属調光沢付与剤を含有したインクを用いて印刷され，その表面に樹脂が塗布・含浸されているため，耐摩耗性，耐汚染性，耐熱性等に優れた品質と美観を有する化粧板を得ることであるのに対し，本件特許発明のそれが，エンボス加工による凹凸面と金属調化粧紙の印刷凹凸目との光反射相乗効果により，パターン層を浮き上がらせ，金属質感に優れたメタリック装飾美とエンボス加工美とを併有するものである点において異なる。
(ウ)　本件特許発明と乙４の発明とは，乙４の発明が木調の化粧紙（化粧板でなく）である点でまず異なる。また，乙４には，「エンボス加工による凹凸面‥‥と共に，‥‥印刷凹凸目を有する」点が記載も示唆もされていない点，乙４の発明がエンボス加工による凹凸面と金属調化粧紙の印刷凹凸目との光反射相乗効果を利用した作用効果を有しない点で異なる。
(エ)　本件特許発明と乙５の発明とは，乙５には，「エンボス加工による凹凸面‥‥と共に，‥‥印刷凹凸目を有する」点が記載も示唆もされていない点，乙５の発明の作用効果が，「シート状物に施されたメタリックインク層を透明インク層で被覆していることにより，樹脂含浸時の金属粉末の脱落がなく，また熱圧時の樹脂の流動による金属粉末の脱落がないので，メタリック感にムラ及びバラツキが生じないこと，均一な好みの色のメタリック化粧板を得ることができるとする」点にあるのに対し，本件特許発明のそれが，エンボス加工による凹凸面と金属調化粧紙の印刷凹凸目との光反射相乗効果により，パターン層を浮き上がらせ，金属質感に優れたメタリック装飾美とエンボス加工美とを併有するものである点において異なる。
イ　被告の主張イに対して
被告は，被告の製品ＪＩ２４Ｂ，ＪＩ２４Ｃ，ＪＩ４４Ｂ，ＪＩ５２Ｂ，ＪＩ５３Ｂ，ＪＩ５３Ｃが，本件特許発明の出願時公然知られていたとして，乙６ないし３２を提出するが，これら製品が「メラミン樹脂化粧板」であるとの記載がどこにもなく，これら書証は意味不明である。仮にこれら製品が，公知であり，「メラミン樹脂化粧板」であったとしても，上記の各発明のように，本件特許発明の作用効果を有するものでないから，本件特許発明に進歩性が存しないことにはならない。
ウ　被告の主張ウに対して
被告は，グラビア印刷によって形成される印刷凹凸目は，通常極めて微小であり，紙がもともと有する凹凸と区別できない，けだしインクは紙間への浸透性に優れたものであり，しかもパターン紙の紙質は樹脂の浸透性を良好にしたものであるから，印刷インクは紙に印刷されると一部浸透してしまい紙表面には印刷凹凸目があるとは認められない，したがって，光の同調は生ぜず，本件特許発明は実施不能であり，特許法３６条４項に違反すると主張する。しかし，紙表面に印刷凹凸目があることは甲７及び甲９で実証済みである。したがって，被告の同主張は理由がない。
４　争点４（被告の先使用の抗弁が成立するか）について
(1)　被告の主張
被告は，本件特許出願日である昭和６３年７月６日より以前である昭和５５年８月ころにはＪＩ２４Ｂの製品及びサンプル品を製造したうえ，同年９月，この現品を貼付した被告製品カタログを作製して，これを販売あるいは材質見本として配布した。同製品は，ロ号物件と技術的範囲を同一にするものである。また，被告は，遅くとも，本件特許出願日である昭和６３年７月６日より以前である昭和６３年６月中には，被告製品カタログにＪＩ４４Ｂ及びＪＩ５２Ｂの現品を自社製品として掲載し，同カタログを販売あるいは材質見本として頒布したうえ，販売していた。これら製品は，イ号物件と技術的範囲を同一にするものである。
したがって，仮にイ号及びロ号物件が本件特許発明の技術的範囲に属するとされた場合であっても，本件特許発明出願前から被告が実施していたＪＩ４４Ｂと技術的範囲を同一とするイ号物件，及び，ＪＩ２４Ｂと技術的範囲を同一とするロ号物件について，被告は特許法７９条に基づく通常実施権を有するものである（詳細は平成１４年３月５日付け被告準備書面(2)参照）。
５　争点５（原告の損害）について
(1)　原告の主張
ア　特許法１０２条２項に基づく損害賠償請求


(ア)　被告は，平成１０年１０月１５日から平成１３年１０月１４日までに，イ号物件を少なくとも月間１万５０００枚（年間１８万枚），累計で少なくとも５４万枚製造・販売した。イ号物件の販売価格は１枚２５００円であり，被告の１枚当たりの純利益額は１０００円を下らない。
(イ)　被告は平成１０年１０月１５日から平成１３年１０月１４日までに，ロ号物件を少なくとも月間３０００枚（年間３万６０００枚），累計で少なくとも１０万８０００枚を製造・販売した。ロ号物件の販売価格は１枚２５００円であり，被告の１枚当たりの純利益額は１０００円を下らない。(ウ)　したがって，平成１０年１０月１５日から平成１３年１０月１４日までの３年間に，被告がイ号物件の製造・販売により得た利益額は，１０００円×１８万枚×３年＝５億４０００万円を下らない。また，同期間に被告がロ号物件の製造・販売により得た利益額は，１０００円×３万６０００枚×３年＝１億０８００万円を下らない。そして，この被告が得た利益額の合計額，金６億４８００万円は特許法１０２条２項に基づき，原告の損害と推定される。
イ　不当利得返還請求
(ア)　本件特許権の出願公告日である平成７年１月１８日から平成１０年１０月１４日までの４５か月間に被告がイ号物件の製造・販売により得た売上金額
は，
２５００円×１万５０００枚×４５か月＝１６億８７５０万円を下らない。
(イ)　同期間に被告がロ号物件の製造販売により得た売上金額は，２５００円×３０００枚×４５か月＝３億３７５０万円を下らない。(ウ)　被告はこのロイヤリティ相当額を不当利得として原告に支払う義務がある。そしてこのロイヤリティ相当額は売上金額の８％を下らない。したがって，被告はイ号物件及びロ号物件の販売によって得た売上金額計２０億２５００万円の８％である１億６２００万円を，不当利得として原告に支払う義務がある。ウ　よって，原告は被告に対し，本件特許権に基づき，不法行為に基づく損害賠償金６億４８００万円及び不当利得に基づく利得１億６２００万円の合計額である８億１０００万円の内金３億円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日以降の遅延損害金の支払を求める。
(2)　被告の主張
原告の主張は，すべて争う。
第４　当裁判所の判断
１　争点１（イ号物件は構成要件Ｂを充足するか，すなわちイ号物件にはオーバーレイ層が存在するか）について
(1)　本件明細書の記載
前記争いのない事実記載のとおり，本件明細書は，請求項１の発明を掲載しているが，本件明細書の記載は主としてこの発明について述べられている。そして，本件明細書には，「また，本件発明においては，最表面の上記オーバーレイ層がない，金属調メラミン樹脂化粧板とすることもできる。該金属調メラミン樹脂化粧板としては，例えば，基材からなるベース層上に形成された金属調化粧紙からなるパターン層と，該金属調化粧紙に含浸したメラミン樹脂層とからなる金属調メラミン樹脂化粧板であって，前記メラミン樹脂層表面にはエンボス加工による凹凸面が形成されていると共に，前記金属調化粧紙はグラビア印刷により得られる，輝度物質微粉を含有する印刷凹凸目を有することを特徴とする金属調メラミン樹脂化粧板がある。これにより，最表面の上記オーバーレイ層を省略してコストダウンを図り，安価な金属調メラミン樹脂化粧板が得られる。」（別紙訂正明細書５頁７行～１４行）と記載されている。したがって，本件明細書において，本件特許発明は，請求項１の発明から派生した別個の発明として特定されており，両発明の相違点は，オーバーレイ層の存否とそれによるコストダウンの効果にあるとされている。オーバーレイ層が存在することは，本件特許発明にとっては単なる付加的な構成とはいえない。
(2)　オーバーレイ層について
請求項１の発明の層構造は，下から順に，①基材からなるベース層，②場合により積層熱硬化層（別紙訂正明細書３頁下から２行目），③金属調化粧紙からなるパターン層，④メラミン樹脂層，⑤オーバーレイ層，⑥メラミン樹脂層（別紙訂正明細書４頁２１行ないし２６行），である。このうち，②及び⑥は，特許請求の範囲には明示されていない。
これに対し，イ号物件のそれは，同様に，(一)クラフト紙，(二)フェノール樹脂層，(三)着色紙，(四)メラミン樹脂層，(五)透明紙（又はオーバーレイ紙），(六)メラミン樹脂層，である（(二)フェノール樹脂層の存在を除き，当事者間に争いがない。前記第２，２「被告製品の構成」参照）。上記によれば，イ号物件の(五)透明紙層は，２つのメラミン樹脂層の間に存在するもので，この点では，請求項１の発明における⑤オーバーレイ層に対応する部分に存在するということができる。
(3)　オーバーレイ層の意味
ア　積層構造の観点から
乙３（新建材研究所編「化粧板ハンドブック」），乙３７（ＪＩＳ工業用語大辞典・第２版），乙３８（小川伸「英和プラスチック工業辞典」）によれば，「オーバーレイ紙」の用語の意味は，「化粧紙の上に積層する，透明樹脂含浸紙からなる層」をいうものと解される。
イ　機能の観点から
甲５（新建材研究所編「化粧板ハンドブック」），乙３８（小川伸「英和プラスチック工業辞典」）によれば，「オーバーレイ紙」とは，「印刷模様等の表面保護及び化粧板物性（耐摩耗性，耐薬品性等）向上を目的とした紙」をいうものと解される。
(4)　イ号物件との対比
まず，上記(3)アの観点からすると，イ号物件の「オーバーレイ紙」は，本件特許発明における「オーバーレイ層（オーバーレイ紙）」に該当すると考えることができる。
次に，上記(3)イの観点からしても，イ号物件の「雲母微粉を含有するグラビアインク１色を用いて模様のないベタ刷り印刷を施した，セルロースからなる透明紙」は，「顔料をパルプに混抄した無地着色紙（にメラミン樹脂を含浸乾燥したもの）」を保護しているうえ，該透明紙にはメラミン樹脂を含浸しているから，耐摩耗性，耐汚染性，耐熱性等を損なうことなく化粧板物性を向上する機能を有していると推認される。したがって，「オーバーレイ層（オーバーレイ紙）」に該当すると考えられる。
(5)　原告の主張について


原告は，本件明細書及び甲５（新建材研究所編「化粧板ハンドブック」）の記載に照らせば，本件明細書において，オーバーレイ層は，エンボス加工を施すことができる最表面の層として用いられ，パターン紙の保護及び化粧板物性（耐摩耗性，耐薬品性等）向上を目的とした紙としての機能を持たせたものとして使用されるものであるところ，イ号物件の透明紙は，その上にグラビア印刷を施すものであり，本件明細書の「パターン層」の一部を構成するものであって，「オーバーレイ層」に該当しないと主張する。
たしかに，本件明細書では，オーバーレイ層は最表面の層として用いられており，オーバーレイ層上に印刷する例は示されていない。しかし，オーバーレイ紙の表面に印刷することは乙２（昭６３－８４９３６公開特許公報）から本件特許出願当時公知であったものと認められるし，同公報には，実施例としてオーバーレイ紙の表面に金属光沢付与物質を印刷したものが耐摩耗性，耐汚染性，耐熱性等に優れていることが記載されている（第１表「物性比較表」）から，本件特許出願時の技術水準を参酌すれば，表面に印刷を施したものをオーバーレイ層と解することは妨げられないというべきである。
以上により，イ号物件は，オーバーレイ層を備えるものであるから，構成要件Ｂを充足せず，本件特許発明の技術的範囲に属しないものというべきである。さらに，イ号物件は，オーバーレイ紙上にグラビア印刷を施しているから，化粧紙にはグラビア印刷を施しておらず，構成要件Ｄをも充足しないことになる（なお，イ号物件は，「パターン層」に印刷を施したものでないから，請求項１の発明の技術的範囲に属しないこともいうまでもない。）。
２　争点３（本件特許権に無効事由があり，原告が同特許権に基づく権利行使をすることが権利濫用に当たるか）
特許に無効事由が存在することが明らかであるときは，その特許権に基づく差止め，損害賠償等の請求は，権利の濫用に当たり許されない（最高裁平成１０年(オ)第３６４号同１２年４月１１日第三小法廷判決・民集５４巻４号１３６８頁参照）。そこで本件特許に無効事由が存在するか検討する。
(1)　本件公知文献の存在
特開昭５４－９６５７９号公報（乙５。以下「本件公知文献」という。）には，「紙その他のシート状物の一面に金属微粉末を含有するメタリックインク層および該メタリックインク層を被覆する透明インク層を順に全面に設けた後，上記シート状物に熱硬化性樹脂を含浸乾燥せしめて樹脂含浸シートを作成し，該樹脂含浸シートを基材上に配して熱圧一体化せしめ」て製造されたメタリック化粧板が開示されている。
上記発明においては，紙等のシート状物に金属微粉末を含有するメタリックインクで印刷し，これに熱硬化性樹脂を含浸乾燥せしめて樹脂含浸シートを作成する。このシートは，「乾燥され溶剤等の揮発分が除去された後，基材４上に配されて熱圧され，シート３と素材４とが一体化された化粧板が得られる。上記基材４としては合板，パーティクルボード等の木質板，積層含浸紙等が用いられる。」（本件公知文献３頁左上欄６行ないし１１行）とされ，ここには本件特許発明の構成要件Ａの「基材からなるベース層上に形成された金属調化粧紙からなるパターン層と，」が開示されている。
次に，「先ず，化粧紙等のシート状物１に対しアルミ粉末等の金属微粉末を含有する透明インクでもって全面に印刷してメタリックインク層を形成する。」（本件公知文献２頁左下欄１５行ないし１８行），「シート状物１に熱硬化性樹脂を含浸乾燥せしめて樹脂含浸シートを作成する。」（同頁左下欄最下行ないし右下欄２行），「含浸に使用する熱硬化性樹脂液としては，‥‥メラミン‥‥その他の熱硬化性樹脂が用いられ‥‥る。」（同頁右下欄７行ないし１０行）の部分，及びこの発明がメタリック化粧板である点には，本件特許発明の構成要件Ｂの「該金属調化粧紙に含浸したメラミン樹脂層とからなる金属調メラミン樹脂であって，」が開示されている。
さらに，「上記化粧板は熱圧時に鏡面板を介して熱圧されるが，鏡面板に代えてエンボス賦型板を介して熱圧してもよい。」（同３頁右上欄１４行ないし１６行）の部分には，本件特許発明の構成要件Ｃの「前記メラミン樹脂表面にはエンボス加工による凹凸面が形成されていると共に，」が開示されている。他方，本件特許発明の構成要件Ｄの「前記金属調化粧紙はグラビア印刷により得られる，輝度物質粉末を含有する印刷凹凸目を有することを特徴とする金属調メラミン樹脂化粧板」については，本件公知文献には開示されていない。
(2)　公知技術の存在
しかしながら，輝度物質微粉を含有するインクを用いて化粧紙にグラビア印刷することは，本件特許の出願時に公知であったと認められる。例えば，特開昭５５－１５９９７０号公報（乙１）及び実公昭４９－２７７６５号公報（乙４）には，いずれも，金属粉末等の輝度物質微粉をインク中に混入しグラビアインクとして，化粧紙にグラビア印刷する技術が開示されている。そうして，輝度物質微粉を含有するグラビアインクによりグラビア印刷すれば，印刷凹凸目が生ずることは，本件特許発明においても公知技術として当然の前提としているところである。そうすると，本件公知文献における化粧板の製造方法として，メタリックインク層の形成に，輝度物質微粉を含有するインクを用いて化粧紙にグラビア印刷するというこの公知技術を用いることは，当業者が容易に想到することといわなければならない。しかも，本件特許発明が，本件公知文献における化粧板の製造方法として，メタリックインク層の形成に，輝度物質微粉を含有するインクを用いて化粧紙にグラビア印刷するという公知技術を用いたことにより，格別顕著な技術的効果を奏し得たものとも認められない（本件特許発明の特許請求の範囲においては，「前記メラミン樹脂層表面にはエンボス加工による凹凸面が形成されていると共に，前記金属調化粧紙はグラビア印刷により得られる，輝度物質微粉を含有する印刷凹凸目を有する」と記載されているにとどまり，「エンボス加工による凹凸面と輝度物質微粉を含有する印刷凹凸目が同調する」点に関しては何ら記載されていない。そうすると，本件において原告が主張するところの光反射相乗効果なるものは，特許請求の範囲の記載に基づかない作用効果であり，本件特許発明が光反射相乗効果を奏し得るものとは認められない。）。
上記によれば，本件特許発明は，本件公知文献及び公知技術に基づき，当業者が容易に発明することができたものであるから，特許法２９条２項に基づき，特許を受けることができないものであることが明らかであるというべきである。
(3)原告の主張について


平成１７年１２月１日判決言渡　同日原本交付　裁判所書記官平成１６年(ワ)第１４４３８号　実用新案権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日　平成１７年９月８日
判　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　株式会社オーエス
訴訟代理人弁護士　　　宇佐美　貴　史
訴訟代理人弁理士　　　柳　野　隆　生
森　岡　則　夫
被　　　　　　告　　　株式会社シネマ工房
訴訟代理人弁護士　　　井　原　紀　昭
主　　　　　　　文
１　原告の請求をいずれも棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事　実　及　び　理　由
第１　請求
１　被告は，別紙物件目録記載のテレビハンガー及びビデオケースを製造し，輸入し，販売し，販売のために広告もしくは展示をしてはならない。２　被告は，占有する別紙物件目録記載のテレビハンガー及びビデオケースを廃棄せよ。
３　被告は原告に対し，１５００万円及びこれに対する平成１７年１月１５日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
４　訴訟費用
第２　事案の概要
本件は，「テレビハンガー」に係る後記考案の実用新案権者である原告が，被告の製造販売するテレビハンガー及びビデオケースは同考案の技術的範囲に属すると主張して，被告に対し，被告装置の製造，輸入，販売の差止め等と損害賠償を求めた事案である（附帯請求は，訴状送達の日の翌日以降の民法所定年５分の割合による遅延損害金支払請求である。）。
１　当事者に争いのない事実
(1)　当事者
ア　原告は，各種スクリーン，テレビ会議システム，視聴覚教材及び関連商品の販売，各種スクリーン及び黒板，電動装置や関連設備のオートメーション装置，ＡＶシステム会議室，視聴覚室，舞台，室内インテリアの企画・設計・施工等を業とする株式会社である。
イ　被告は，各種スクリーン，テレビハンガー，ＡＶラック，ＡＶテーブルを製造販売することを業とする株式会社である。
(2)　原告の実用新案権
原告は，下記の実用新案権（以下「本件実用新案権」といい，その請求項１の考案を「本件考案１」と，請求項２の考案を「本件考案２」と，その願書に添付した明細書を「本件明細書」という。）を有している。
実用新案登録番号　第２５５９５７０号
考案の名称　テレビハンガー
出願日　平成４年１０月２８日（実願平６－１２６８３号〔実願平４－８０９８８号の分割出願〕）
公開日　平成７年６月２日（実開平７－２９９６７号）
登録日　平成９年９月１９日
実用新案登録請求の範囲　【請求項１】天井等からテレビを吊り下げ状態
に設置するテレビハンガーであって，テレビを
載置するハンガー本体下方に，ビデオデッキを載置するための箱体状のビデオデッキ用ハンガーを併設し，ビデオデッキ用ハンガーの両側板に，内方に突出させた上押さえ片を有するビデオデッキ固定金具を，上下にスライド自在に取り付け，載置したビデオデッキを上面から押圧して固定可能としたことを特徴とするテレビハンガー。
【請求項２】上押さえ片と側片とよりなるＬ型
のビデオデッキ固定金具の側片を，ビデオデッキ用ハンガーの側板の内面に当接し，ビデオデッキ用ハンガーの側板の外側から上下に開口した長孔を通って取付ネジの先端を挿入してビデオデッキ固定金具に螺合させて取り付けることにより，ビデオデッキ固定金具を上下にスライド自在とした請求項１記載のテレビハンガー。(3)　本件考案１及び２を構成要件に分説すると次のとおりである。
ア　本件考案１
Ａ　天井等からテレビを吊り下げ状態に設置するテレビハンガーであっ
て，
Ｂ　テレビを載置するハンガー本体下方に，ビデオデッキを載置するため
の箱体状のビデオデッキ用ハンガーを併設し，
Ｃ　ビデオデッキ用ハンガーの両側板に，内方に突出させた上押さえ片を有するビデオデッキ固定金具を，上下にスライド自在に取り付け，Ｄ　載置したビデオデッキを上面から押圧して固定可能としたことを特徴
とする
Ｅ　テレビハンガー。
イ　本件考案２
Ｆ　上押さえ片と側片とよりなるＬ型のビデオデッキ固定金具の側片を，
ビデオデッキ用ハンガーの側板の内面に当接し，
Ｇ　ビデオデッキ用ハンガーの側板の外側から上下に開口した長孔を通って取付ネジの先端を挿入してビデオデッキ固定金具に螺合させて取り付けることにより，ビデオデッキ固定金具を上下にスライド自在としたＨ　請求項１記載のテレビハンガー。
(4)　被告は，平成１２年ころから，別紙物件目録記載のテレビハンガー及びビデオケース（以下「被告製品」という。）をカタログに記載して，製造販売を開始し，原告からの警告を受けて一旦製造販売を中止したものの，現在は製造販売を再開している。
(5)　被告製品の構成は，次のとおりである。
ａ　天井等からテレビを吊り下げた状態に設置するテレビハンガーである。ｂ　テレビを載置するテレビハンガーの下方に，ビデオケースを併設する。ｃ　ビデオケースの両側板に，内方に突出させた上押さえ片を有するビデオデッキ固定金具を，上下にスライド自在に取り付ける。ｄ　載置したビデオデッキを上面から押圧して固定可能としている。ｅ　テレビハンガーである。
さらに，被告製品は，
ｆ　上押さえ片と側片とよりなるＬ型のビデオデッキ固定金具の側片が，ビデオケースの側板の内面に当接している。
ｇ　ビデオケースの側板の外側から上下に開口した長孔を通って取付ネジの先端を挿入してビデオデッキ固定金具を螺合させて取り付けることにより，ビデオデッキ固定金具を上下にスライド自在としている。


ｈ　上記ａないしｅの構成を備えたテレビハンガーである。(6)　被告製品における「テレビハンガー」は，本件考案１及び２における「ハンガー本体」に相当する。また，被告製品における「ビデオケース」は，本件考案１及び２における「ビデオデッキ用ハンガー」に相当し，被告製品は構成要件ＡないしＨを充足する。したがって，被告製品は本件考案１及び２の技術的範囲に属する。
２　争点
(1)本件考案１及び２に係る実用新案登録（以下「本件実用新案登録」という。）は登録無効審判により無効とされるべきものか。ア　    本件考案１及び２はその出願前に頒布された刊行物である乙第１号証に　記載されたものであるか。（争点１）
イ　本件考案１及び２は，その出願前に頒布された刊行物である乙第２号証及び同第４号証に記載された考案に基づいて容易に考案することができたものであるか。（争点２）
ウ　本件考案１及び２は，その出願前に頒布された刊行物である乙第１号証，乙第４号証及び乙第５号証に記載された考案に基づいて容易に考案することができたものであるか。（争点３）
(2)　原告の損害（争点４）
第３　争点に関する当事者の主張
１　争点１（本件考案１及び２は，本件実用新案登録出願前に頒布された刊行物である乙第１号証に記載されたものであるか。）について
【被告の主張】
本件考案１は，すべて本件実用新案登録出願前に米国において頒布された刊行物である乙第２２号証（乙第１号証はその抜粋。以下「本件カタログ」という。）に記載されているので，実用新案法３条１項３号の考案に該当し，新規性を欠如しているから，同法３７条１項２号の無効事由を有する。(1)　本件カタログは，１９８８年（昭和６３年）にアメリカのスクリーンメーカーの最大手会社であるブレッドフォード社が１年に１回開催する商品の展示会用に作成し，同展示会で頒布した商品カタログであって，テレビとビデオデッキ両方を同時に載置できるテレビ及びビデオ用ハンガー（兼用ハンガー）「ＴＶＭ４ＶＣＲ」（以下「乙１製品」という。）を掲載している。
本件カタログ及び後記乙第５，６号証によれば，乙１製品の構成は，以下のとおりである。
Ａ’　壁面から延びるアームの上部にテレビ設置マウントを設けているテレ
ビハンガーであって，
Ｂ’　テレビを載置するテレビハンガー本体下方にビデオデッキを載置するための長方形状の底板，三角形状の両側板，長方形状の上面から成るビデオデッキ
用ハンガーを併設し，
Ｃ’　ビデオデッキ用ハンガーの両側板に，内方に突出させた上押さえ片を有するビデオデッキ固定金具を上下にスライド自在に取り付け，Ｄ’　載置したビデオデッキを固定金具により上面から押圧して固定可能と
したこと
を特徴としているテレビハンガーである（Ｅ’）。また，以下の構成を採用している。
Ｆ’　上押さえ片と側片からなるＬ型のビデオデッキ固定金具の側片をビデ
オデッキ用ハンガーの側板の内面に当接し，
Ｇ’　ビデオデッキ用ハンガーの側板の外側から上下に開口した長孔を通って取付ネジの先端を挿入して，ビデオデッキ固定金具に螺合して取り付けることにより，ビデオデッキ固定金具を上下にスライド自在としたＨ’　テレビハンガー。
(2)　乙１製品は，以下のとおり，本件考案１と同一の構成を有する。
ア　乙１製品の構成Ａ’との対比
乙１製品は「壁面から延びるアームの上部にテレビ設置マウントを設けた」ものであって，「天井等からテレビを吊り下げ状態に設置する」本件考案１と異なることは争わない。しかし，テレビ用ハンガーをパイプで天井から吊り下げる構成は，乙第４号証の公開実用新案公報や乙第９号証の１及び２のカタログの記載から明らかなように，本件実用新案登録出願前に公知となっていた。また，テレビ及びビデオ用ハンガーを，天井から吊り下げるか壁に吊り下げるかは，テレビ及びビデオ用ハンガーの使用目的（学校等の視聴覚教育用，病院の待合室等での使用）にとって何ら差異を生じない。したがって，テレビ及びビデオ用ハンガーを「天井」から吊り下げるか「壁」から吊り下げるかは，本件考案１にとって非本質的事項である。現に本件考案１の実用新案登録請求の範囲にも「天井等からテレビを吊り下げ状態」と記載されており，「天井」から吊されるものだけに限定されていない。よって，乙１製品は，本件考案１の構成要件Ａを具備している。
イ　乙１製品の構成Ｂ’との対比
ビデオデッキを載置するものとして，乙１製品は「長方形状の底板，三角形状の両側板，長方形状の上面から成るビデオデッキ用ハンガー」を設けているのに対し，本件考案１では「箱体状のビデオデッキ用ハンガー」を設けている。しかし，本件考案の目的，作用効果との関係では，ビデオデッキ用ハンガーの形状が箱体状であるか，長方形状の２枚に分かれた底板，略三角形状の両側板，長方形状の上面板から形成されたものであるかは，単なる形状の相違であって，非本質的事項についての差異であるにすぎない。よって，乙１製品は，本件考案の構成要件Ｂを具備している。
ウ　乙１製品の構成Ｃ’との対比
(ア)　本件カタログ中の乙１製品の図面及び乙第５号証（米国プレミア・マウンツ社の商品カタログ。以下「乙５カタログ」という。）５６頁下段の図面，乙第６号証（ブレッドフォード社のホームページの掲載内容。以下「乙６ホームページ」という。）のＳＴＥＰ４及び５の図面によれば，乙１製品は，上押さえ片を有する固定金具を長孔及び取付ネジを使用して上下にスライド自在に取り付けることができる構成になっていることは明らかであり，本件考案１の構成要件Ｃを具備している。


(イ)　なお，原告は，乙１製品の構成を認定するのに，乙５カタログ及び乙６ホームページの内容を参酌することは不当であると主張するが，乙５カタログは，プレミア・マウンツ社が乙１製品を買い受け，他へ販売するために作成し，バイヤーに頒布していた商品カタログであり，本件カタログ掲載の乙１製品と，乙５カタログの５５ないし５８頁のテレビ及びビデオ用ハンガーは同一の製品である。また，乙５カタログ自体の作成，頒布時期は平成１０年であるが，その相当以前のプレミア・マウンツ社のカタログにも掲載されていた。さらに，乙６ホームページ自体は，２００２年から２００５年のホームページの掲載内容であるが，その内容によれば，テレビ及びビデオ用ハンガーＶＣＲ４，すなわち，テレビマウント機器を１９８６年（昭和６１年）に発表していると記載されており，乙６ホームページ掲載の形状及び構造よりすると，乙１製品と同一の形状，構造である。したがって，本件考案の技術的範囲の認定に際し，乙５カタログ及び乙６ホームページの内容を斟酌することは不当ではない。
エ　乙１製品の構成Ｄ’との対比
乙５カタログ５６頁及び乙６ホームページのＳＴＥＰ４及び５の各図面によれば，乙１製品は，ビデオハンガーに載置したビデオデッキを上押さえ片を有する固定金具を使用して上面から押圧して固定可能とする構成を採用していることは明らかである。よって，乙１製品の構成要件Ｄ’は，本件考案１の構成要件Ｄを具備している。
(3)　また，乙１製品は，本件考案２の構成とも同一のものである。すなわち，ウ(ア)の事実に加えて，本件カタログ４９頁の上段図面の左側の側面図及び乙５カタログ５６頁の図面，乙６ホームページのＳＴＥＰ４及び５の図面を見ると，ビデオデッキ用ハンガーの側板の外側に上下に開口した長孔が設けられていること，本件カタログの４９頁上段図面の右側の正面図及び乙５カタログ５６頁の図面，乙６ホームページのＳＴＥＰ４及び５の図面を見ると，前記長孔を通って取付ネジの先端を挿入して，Ｌ型のビデオデッキ固定金具に螺合して取り付けることにより，ビデオデッキ固定金具が上下にスライド自在となっていることが開示されている。よって，乙１製品は，本件考案の構成要件Ｆ，Ｇを具備する。(4)　原告は，本件カタログの図面や写真は実用新案法第３条１項３号の「頒布された刊行物に記載された考案」に該当せず，本件考案１及び２の新規性は否定されないと主張する。しかし，ブレッドフォード社は，米国最大手の世界的なスクリーンメーカーであり，その展示会には日本のスクリーンメーカーも毎年多数参加していた。そして，本件カタログは，同展示会場に行けば誰でも頒布を受けることが可能なものであった。
【原告の主張】
以下のとおり，本件カタログの図面や写真は，実用新案法第３条１項３号にいう「実用新案登録出願前に…外国において，頒布された刊行物に記載された考案」に該当せず，本件考案１及び２の新規性は否定されない。(1)　本件カタログの２頁には，「<Ｃ>ＣｏｐｙｒｉｇｈｔＢｒｅｔｆｏｒｄＭａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ１９８８」と記載されているが，発行者等の記載はなく，本件カタログが本当に１９８８年に発行されていたのか疑わしく，ブレッドフォード社のプライベート資料であるといわざるを得ない。また，実用新案法３条１項３号の「考案」として引用するためには，当該考案が記載された刊行物が，具体的に頒布されることが必要であるところ，本件カタログは，本件実用新案登録出願前に，具体的に頒布されていたのかどうか不明である。(2)　さらに，本件カタログ４９頁には，テレビハンガーの写真と図面が掲載されているところ，双方の構造は，左右の側板間の底板の存否や，これら側板の側面視の形状，側板の長孔やボルトの有無の点で相違しているから，同図面が果たして同写真の製品の説明図であるのか明確ではないし，カタログ自体の内容が改変されている可能性もある。加えて，実用新案法３条１項３号において刊行物に考案が記載されているというためには，当業者がその刊行物を見れば，特別の思考を要することなく実施し得る程度にその内容が開示されている必要があるところ，本件カタログの図面には矛盾が多く，同図面を見ても，全く構造が不明であり，当業者はその構造を容易には理解できず，乙１製品が前記【被告の主張】(1)のＡ’ないしＤ’の構成を有することが開示されているとは到底いえない。(3)　また，乙１製品は，以下の点において，本件考案１とは異なることが明らかである。
ア　構成要件Ａについて
乙１製品は，壁面から延びるアームの上部にテレビ設置マウントを設けたものであり，「テレビを吊り下げ状態に設置する」ものではなく，本件考案１の構成要件Ａを具備しない。
イ　構成要件Ｂについて
被告は，本件考案１の構成要件Ｂと，乙１製品の構成要件Ｂ’との相違は単なる形状の相違であり，作用効果は同一であると主張する。しかしながら，本件考案１は，ビデオデッキ用ハンガーを箱体状としてテレビを載置するハンガーに併設することにより，優れた強度を維持し，ビデオデッキを安定して保持することができるのであり，これに押さえ片を設けることで，テレビハンガー本体と一体的に傾けることによって，ボタン操作やビデオテープの出し入れなどの操作性を向上させることも可能になるといった格別顕著な作用効果を有する。したがって，乙１製品は，本件考案１の構成要件Ｂを具備しない。
ウ　構成要件Ｃ，Ｄについて
被告は，乙５カタログ及び乙６ホームページを根拠として，乙１製品が本件考案１の構成要件Ｃ，Ｄを具備すると主張している。しかしながら，乙５カタログの頒布時期は，被告の主張によると平成１０年であり，乙６ホームページも，被告の主張によると２００２年から２００５年のブレッドフォード社のホームページであり，いずれも本件実用新案登録出願前に頒布された刊行物ではないから，これらの刊行物の内容を参酌して乙１製品の構成を認定することは許されない。
(4)　以上のとおり，本件カタログは，頒布の事実や内容等が不明であって，乙５カタログ，乙６ホームページを参酌することも許されず，実用新案法第３条１項３号の頒布された刊行物に該当しない。また，仮に該当したとしても，本件考案１とは明らかに構造及び作用効果が異なる。よって本件考案１の新規性は否定されず，そうである以上，さらにその構造を限定した本件考案２も，新規性が否定されることはない。


２　争点２（本件考案１及び２は本件実用新案登録出願前に頒布された刊行物である乙第２号証及び乙第４号証に記載された考案に基づいて容易に考案することができたものであるか。）について
【被告の主張】
以下のとおり，本件考案１及び２は，本件実用新案登録出願前に頒布された刊行物である乙第２号証（後記の引用刊行物１）及び乙第４号証（後記の引用刊行物２）に記載された考案に基づいて容易に考案することができたものであって（実用新案法３条２項，１項３号），同法３７条１項２号の無効事由を有する。(1)　本件実用新案登録出願前に外国において頒布された刊行物である特許番号第４９９３６７６号米国特許公報（１９９１年（平成３年）２月１９日発行，乙２。以下「引用刊行物１」という。）には，テレビ本体用のハンガーの下にビデオデッキ用のハンガーを設けたという本件考案１の構成要件Ａ，Ｂ及びＥが開示されている。また，乙第３号証（備品購入証明書）によると，本件考案１の構成要件Ａ，Ｂ及びＥを具備した形状，構造のテレビハンガーは，本件実用新案登録出願前の平成元年には，訴外南高黒板製作所が公然と販売していた。それゆえ，本件考案１の構成要件Ａ，Ｂ及びＥは，出願前に既に公知であった。そして，本件実用新案登録出願前に頒布された刊行物である実願昭６２－３２３５６号（実開昭６３－１４０７８１号）公開実用新案公報のマイクロフィルム（公開日昭和６３年９月１６日，乙４。以下「引用刊行物２」という。）には，本件考案１及び２と同じテレビハンガーにおいて，テレビの上面を押圧して固定するＬ字形テレビ固定具１７が開示されており，この構成は，Ｌ形の固定具を上下に位置調整自在に固定可能としてこの固定具により対象物を上から押圧して固定するという点で，本件考案１の構成要件Ｃ，Ｄ，本件考案２の構成要件Ｆ，Ｇと同様の作用効果を奏する構成が開示されている。
しかも，ケース（ハンガー）内の収容物を固定金具，ボルト，ケース自体に設けられた長孔を利用して摺動自在に固定することは，以前より広く一般に知られた方法であり（乙２０，乙２１参照），地震大国の日本において，当業者が，地震等の際にビデオデッキがビデオ用ハンガーから落下することを防止するため，引用刊行物２のテレビ用の固定金具をビデオデッキ固定金具に転用することは想到することがきわめて容易であった。
よって，引用刊行物１と同２を組み合わせた時，当業者であれば，引用刊行物１のテレビハンガーの下部のビデオデッキ用ハンガー部に，引用刊行物２で開示される「Ｌ字形テレビ固定具１７」をそのまま適用して，ビデオデッキ用固定金具とすることに何ら困難を生じないものであり，当業者にとって引用刊行物１と同２に基づいて本件考案１及び２を想到するのはきわめて容易であった。以上によると，本件考案１及び２の構成要件ＡないしＨは，前記各公知技術を寄せ集めたものにすぎず，しかも，公知技術を寄せ集めたことにより各公知技術の総和以上の新たな作用効果を生み出したものではないので，本件考案１及び２はいずれも進歩性が欠如している。
(2)　    原告は，構成要件Ｂ，Ｃ，Ｄによりビデオデッキを安定して保持させることができ，テレビハンガー全体を傾け，テレビとともにビデオデッキも一緒に傾けることで操作性を向上させることが可能となるといった作用効果を奏すると主張するが，テレビとともにビデオデッキを傾ける何らの必要性はなく，むしろビデオデッキにとって有害であり，上記構成要件はテレビハンガーの操作性の向上に何ら役立たない。
しかも，原告の上記主張は，本件考案１及び２の実用新案登録請求の範囲や本件明細書の考案の詳細な説明のいずれにも記載されていない。したがって，原告の上記主張は，本件考案１及び２に進歩性があることを根拠づけるものではない。
また，原告は，引用刊行物１は「箱体状のビデオデッキ用ハンガーを併設し」たものではなく，「箱体」はあくまで全体であり，ビデオハンガーの部分は，仕切り板を設けることによって画設されているにすぎないと主張するが，たとえ全体が１個の箱体であるとしても，テレビ用ハンガーの下部にビデオデッキ用ハンガーを近接して設けるとの点では，本件考案１及び２とその技術的思想が全く同一であり，当業者が引用刊行物１からテレビ用ハンガーとビデオデッキ用ハンガーを別々の箱体とし，この２つを近接して併設することは極めて容易に考案できた。
【原告の主張】
(1)　本件考案１の特徴について
本件考案１は，その構成から明らかであるように，特に構成要件Ｂ，Ｃ，Ｄにより，ビデオデッキを安定して保持させることができ，テレビハンガー全体を傾け，テレビとともにビデオデッキも一緒に傾けることで操作性を向上させることが可能となるといった顕著な作用効果を奏するものである。
(2)　引用刊行物１の開示内容について
引用刊行物１は「箱体状のビデオデッキ用ハンガーを併設し」たものではなく，「箱体」はあくまで全体であり，ビデオハンガーの部分は仕切り板を設けることによって画設されているにすぎない。これに対し本件考案のビデオデッキ用ハンガーは，テレビ用ハンガー本体とは別の箱体状のものであって，ハンガー本体に対して下方に併設されるものであることは，構成要件Ｂの「テレビを載置するハンガー本体下方に，ビデオデッキを載置するための箱体状のビデオデッキ用ハンガーを併設し，」との記載より明らかである。
また，引用刊行物１は，テレビハンガーの内部に△形の詰め木５４を設けることによりテレビのみ傾けるものであり，同刊行物からはテレビハンガー全体を傾けること，ビデオデッキを傾ける意義は示唆されない。
(3)　引用刊行物２との組合せについて
一般に，テレビは重心が高く，箱体状のハンガー内においても不安定である。その一方，テレビハンガーによりテレビを天井等から吊り下げる場合，テレビ画面を見やすくするために，テレビを下向きに傾斜させることに意義があることは，引用刊行物１及び同２にも開示されているように本件実用新案登録出願当時から明らかであった。
これに対し，ビデオデッキは重心が低く，箱体状のハンガー内では安定している。また，操作のために通常はテレビよりも下側に設けられる上，テレビのように画面を見るためのものでないため，引用刊行物１からも分かるように，ビデオデッキを下向きに傾斜させる意義は，本件実用新案登録出願当時，容易には見出せなかった。
このように，テレビとともにビデオも傾けることができることの意義が見出せなかったのであるから，ビデオデッキを傾けるものではない引用刊行物１のビデオハンガー部分にテレビの転倒を防止するために設けられた引用刊行物２のテレビ固定具を転用することは，明らかに動機を欠いており，その意義も何ら認められず，上記転用の論理付けができない。
(4)　結論


以上のように，引用刊行物１のビデオハンガー部分に引用刊行物２のテレビ固定具を転用するといった論理付けは否定され，さらに本件考案１は，引用刊行物１と同２の各構成からは予想できない顕著な作用効果を奏している。したがって，本件考案１は，引用刊行物１及び同２に基づいて当業者がきわめて容易に考案できたものとはいえず，本件考案１の進歩性は否定されない。そして，本件考案１の進歩性が否定されない以上，本件考案２についても，同じく進歩性は否定されない。
３　争点３（本件考案１及び２は，その出願前に頒布された刊行物である乙第１号証，乙第４号証及び乙第５号証に記載された考案に基づいて容易に考案することができたものであるか。）について。
【被告の主張】
本件実用新案登録出願前に，当業者であれば，誰もが入手容易な本件カタログや乙５カタログには，ビデオハンガーの両側板の外側に設けられた長孔を通って取付ネジの先端を挿入して，両側板の内方に突出させた上押さえ片を有するビデオデッキ固定金具を螺合して，同金具を上下にスライド自在とする構成が開示されている。
したがって，当業者である原告が，本件カタログ及び乙５カタログによって開示された前記公知技術に基づき，本件考案１の構成要件Ｃ及びＤを考案することは，きわめて容易であったことは明らかである。
さらに，本件考案２は，本件考案１における「ビデオデッキ固定金具」の構造を具体的にしたものであるところ，引用刊行物２の構成は，本件考案２の構成要件Ｆ及びＧと同等の作用効果を奏することは，２において主張したとおりである。そうすると，本件考案１は，本件カタログと乙５カタログの組合せにより，本件考案２は，さらに引用刊行物２を組み合せることにより，当業者が容易に考案できたものであり，進歩性が欠如している。
【原告の主張】
本件カタログ及び乙５カタログが実用新案法３条１項３号の刊行物に該当しないことは，既に主張したとおりである。したがって，これらは進歩性を否定するための引用例にはならず，本件考案１及び２の進歩性は否定されない。
４　争点４（原告の損害）について
【原告の主張】
被告は，被告製品を製造販売することが本件実用新案権を侵害することを知りながら，平成１２年１月以降現在に至るまで少なくとも８５０台の被告製品を製造販売したものであり，被告の上記違法行為により原告の被った損害は，下記のとおりとなり，弁護士費用・弁理士費用合計３００万円を含めて１５００万円を下らない。
（計算式）
８５０台×５万円（原告製品の販売価格）×０．３（利益率）＝１２７５万円
【被告の主張】
争う。
第４　本件実用新案登録の無効事由の存否に関する当裁判所の判断本件の主要な争点は，本件実用新案登録が登録無効審判により無効とされるべきものであるか否かであり（実用新案法３０条，特許法１０４条の３），被告は，その無効事由の１つとして，本件考案１及び２が，その出願前に頒布された刊行物である乙第２号証（引用刊行物１）及び乙第４号証（引用刊行物２）に記載された考案に基づいて容易に考案することができたものであって（実用新案法３条２項，１項３号），同法３７条１項２号の無効事由があると主張する（争点２）ので，まず，この点について判断する。
１　本件考案１及び２の技術内容等について
そこで，本件考案１及び２の技術内容等についてみるに，本件明細書（甲１の１）には，次の記載がある。
(1)　【産業上の利用分野】，【従来の技術】の部分本件考案は，天井等からテレビ及びビデオデッキを吊り下げ状態に設置するためのテレビハンガーに関するものである。
従来，テレビハンガーを用いた場合，天井から吊り下げたテレビハンガー内にテレビを設置し，ビデオデッキは別のテーブル等の上に設置し，このように距離をあけて設置したテレビとビデオデッキを接続ケーブルを用いて接続して使用している。
(2)　【考案が解決しようとする課題】の部分
しかし，従来の方法であると，このように離れて設置したテレビとビデオデッキとを接続ケーブルを用いて接続する必要があるので，接続ケーブルが邪魔となり，また長い接続ケーブルが必要となるので不経済であるという問題点があった。更に，テレビとビデオデッキを離れて別の場所に設置しているので，例えばテレビとビデオデッキの電源スイッチを入れたり，ビデオデッキにビデオカセットの出し入れを行ったり，加えてテレビとビデオデッキのリモコンスイッチの操作等においても面倒であるという問題点もあった。そこで，本件考案は，テレビとビデオデッキを近接して吊り下げることにより，接続ケーブルが邪魔にならず，しかもテレビやビデオデッキの操作が簡単になり，更にビデオデッキの大きさに応じて調整して設置することができるテレビハンガーを提供することを目的とする。
(3)　【課題を解決するための手段】の部分
上記目的を達成するために，請求項１のテレビハンガーは，天井等からテレビを吊り下げ状態に設置するテレビハンガーであって，テレビを載置するハンガー本体下方に，ビデオデッキを載置するための箱体状のビデオデッキ用ハンガーを併設し，ビデオデッキ用ハンガーの両側板に，内方に突出させた上押さえ片を有するビデオデッキ固定金具を，上下にスライド自在に取り付け，載置したビデオデッキを上面から押圧して固定可能としたことを特徴とする。また，請求項２のテレビハンガーは，上押さえ片と側片とよりなるＬ型のビデオデッキ固定金具の側片を，ビデオデッキ用ハンガーの側板の内面に当接し，ビデオデッキ用ハンガーの側板の外側から上下に開口した長孔を通って取付ネジの先端を挿入してビデオデッキ固定金具に螺合させて取り付けることにより，ビデオデッキ固定金具を上下にスライド自在としたものである。
(4)　【考案の効果】の部分
請求項１のテレビハンガーによれば，ハンガー本体にはテレビを載置するとともに，ビデオデッキ用ハンガーにはビデオデッキを載置することにより，テレビ及びビデオデッキを吊り下げ状態で，しかもテレビの下方にビデオデッキを近接して設置することができるので，テレビとビデオデッキを接続する接続ケーブルが邪魔にならず，その上接続ケーブルが短くて済み，しかも，テレビとビデオデッキの操作が行い易くなる。しかも，ビデオデッキ固定金具をビデオデッキ用のハンガーの側板内面に上下に移動させ，ビデオデッキ用ハンガーに載置したビデオデッキの上面をビデオデッキ固定金具の上押さえ片で押圧することができるので，さまざまな大きさのビデオデッキを設置して固定することができる。請求項２のテレビハンガーによれば，取付ネジを緩めてビデオデッキ固定金具を，上下に開口した長孔に沿ってスライドさせ，ビデオデッキの上面を該ビデオデッキ固定金具の上押さえ片で押圧した後，取付ネジを側板の外側から長孔を通ってビデオデッキ固定金具に螺合することにより，簡単に且つ強固に固定することができる。
２　引用刊行物１の内容
これに対し，引用刊行物１は，乙第２号証の図面によれば，天井から吊り下げられたテレビセットを支える装置に係る考案であって，その第３欄２３行目ないし３８行目には，次の記載があることが認められる。


「キャビネット１２は長方形の箱体のような形状で，テレビセット４４を支え，保護するに適した上部４２とビデオカセットレコーダー４８を支え，保護するための下部４６を伴っている。棚５０はテレビセットを支えるためのキャビネット部とビデオカセットレコーダーを支える底部５２の間に配置されている。セットの後方を下支えするよう配置された滑らせることが可能な詰め木５４によって垂直から下方へのテレビセットスクリーン角位置の調節を行うことができる。詰め木は見るのに最適な位置にスクリーンの角度を調節するために動かすことが可能である。キャビネットの前方縁の出っ張り５５は標題のテレビセットがすべり落ちないように保護する。キャビネットはまた位置を調節するため座金３６に対するシャフト軸の周りを回転し，それによりキャビネットの前方は見るのに最適な位置に向くことができる。」
これらの記載及び図面１及び３によれば，引用刊行物１には，天井からテレビセットを吊り下げた状態に載置するテレビハンガーであって，テレビを棚５０に載置する上部とビデオデッキを底部５２に載置する下部を備えた箱体状キャビネット１２から成るテレビハンガーの構成が示されているということができる。３　本件考案１及び２と引用刊行物１の発明とを対比すれば，両者は後記(1)の点で一致し，後記(2)ないし(4)の点で相違する。
(1)　一致点
天井からテレビ及びビデオデッキを吊り下げた状態に設置するテレビハンガーであること。
(2)　相違点①
本件考案１及び２が，テレビハンガー本体下方に箱体状のビデオデッキ用ハンガーを併設しているのに対し，引用刊行物１では，キャビネット全体が１つの箱体状であり，その中に上下を仕切る棚を設けて，その上部をテレビハンガーとし，その下部をビデオデッキ用ハンガーとしている。
(3)　相違点②
ビデオデッキを固定するための構成は，本件考案１及び２が，ビデオデッキ用ハンガーの両側板に，内方に突出させた，上押さえ片２２ａを有するビデオデッキ固定金具２２を，上下にスライド自在に取り付け，載置したビデオデッキを上面から押圧して固定可能とするものであるのに対し，引用刊行物１におけるビデオデッキを固定するための構成は，特に設けられていない。
(4)　相違点③
ビデオデッキを固定するための固定金具を上下にスライド自在に取り付けるための構成は，本件考案２が，上押さえ片２２ａと側片２２ｂとよりなるＬ型のビデオデッキ固定金具の側片２２ｂを，ビデオデッキ用ハンガーの側板５ａの内面に当接し，ビデオデッキ用ハンガーの側板５ａの外側から上下に開口した長孔２４を通って取付ネジ２５の先端を挿入してビデオデッキ固定金具２２に螺合させて取り付けることにより，ビデオデッキ固定金具２２を上下にスライド自在としたものであるのに対し，引用刊行物１におけるビデオデッキを固定するための構成は，特に設けられていない。
４(1)　相違点①についての検討
引用刊行物１のように１つの箱体であるキャビネットのテレビを載置する上部とビデオデッキを載置する下部とを，本件考案１及び２のように別々の箱体とし，この２つの箱体を併設することは，テレビとビデオデッキを近接して吊り下げることを可能とする点で，何ら技術思想を異にするものではなく，単なる設計事項であることは明らかである。
よって，引用刊行物１記載の発明から，引用刊行物１の箱体であるキャビネットを載置する上部とビデオデッキを載置する下部とを，別々の箱体とし，この２つを併設することは，当業者であれば容易に推考し得ることである。
(2)　相違点②についての検討
ア　本件考案１について
(ア)　引用刊行物２は，乙第４号証によれば，天井等からテレビを吊り下げ状態に設置するテレビハンガーに関する考案（考案の名称「組立式テレビフード」）についての公開実用新案公報である。
そして，乙第４号証の第７頁第１１行目ないし第１４行目には，「またサイドアーム１２の上方に形成した長孔２２にはＬ字形テレビ固定具１７の垂直部に固定したボルト２３を通し，該テレビ固定具１７を位置調節自在に固定する。」と記載されており，同記載に対応する図面第２図も参酌すると，Ｌ字形の固定具を上下に位置調整自在に固定可能として，この固定具の内方に突出した水平の片によりテレビを上から押圧して固定する考案であると認められる。また，引用刊行物２の上記記載内容によれば，「サイドアーム」「Ｌ字形テレビ固定具１７」は，本件考案１の「両側板」「ビデオデッキ固定金具」に相当することが明らかである。よって，引用刊行物２に記載された考案は，テレビハンガーの両側板に，内方を突出させた上押さえ片を有するテレビ固定金具を，上下にスライド自在に取り付け，載置したテレビ上面から押圧して固定可能としたというものであると認められる。
(イ)　ところで，テレビハンガーは，天井，壁等から吊り下げて人の頭上に設置するものであり，地震等に際し，テレビやビデオデッキがハンガー内から外部に落下することを防止する固定機能を具備していることが必要不可欠であることは自明の課題である。
そうすると，引用刊行物２に接した当業者が，同刊行物に記載されたテレビハンガーにおける前記テレビの固定構造を引用刊行物１のビデオデッキに適用して，相違点②に係る本件考案１の構成を想到することは，極めて容易であったというべきである。
(ウ)　これに対し，原告は，本件考案１は，構成要件Ｂ，Ｃ，Ｄにより，ビデオデッキを安定して保持させることができ，テレビハンガー全体を傾け，テレビとともにビデオデッキも一緒に傾けることで操作性を向上させることが可能となるといった顕著な作用効果を奏するものである点に特徴があると主張する。しかしながら，本件考案１の構成要件には，原告が主張するような「テレビハンガー全体を傾け，テレビとともにビデオデッキも一緒に傾ける」という作用効果を得るための構成は何ら示されておらず，本件明細書の作用の欄にも効果の欄にもその旨の記載は全くないから，原告主張の作用効果を本件考案１の作用効果であると認めることはできない。
もっとも，本件明細書の段落【００１３】及び図１０には，テレビハンガー本体とビデオデッキ用ハンガーが一体的に傾けられることが記載されてはいるが，実施例についての記載にすぎない上，本件考案１がテレビとともにビデオデッキも一緒に傾けることが特徴であるとの記載はない。また，テレビとともにビデオデッキも一緒に傾けることによって操作性を向上させることが可能となることを示唆する記載もない。


主                  文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
１被告Ａは，原告に対し，別紙物件目録１記載の土地についてなした別紙登記目録記載の登記の抹消登記手続をせよ。
２被告Ｂは，原告に対し，別紙物件目録２記載の建物を収去して，同目録１記載の土地を明け渡せ。
第２事案の概要
本件は，原告が，原告と被告Ａ間の土地売買契約の錯誤無効又は詐欺取消に基づき，土地所有権に基づく妨害排除請求として，被告Ａに対しては所有権移転登記の抹消登記手続を求めると共に，被告Ｂに対しては同土地上建物の収去と土地明渡を求める事案である。
１争いのない事実
(1)当事者
原告は普通地方公共団体である。
被告Ａは，株式会社甲の代表取締役である。
被告Ｂは指定暴力団乙組の組長である。
(2)原告による本件土地買受募集とその条件
原告は，別紙物件目録１記載の土地（以下「本件土地」という）を，公募抽選の方法（買受人を公開募集し，原告の決めた値段で複数の応募者があった場合には抽選で購入者を決定する）により売り出したが，応募者が辞退したため，平成１３年１月１７日から先着順による常時募集を実施した。その際の応募条件は以下のとおりであった。
①自己が所有し居住する住宅の敷地として使用できる方②自ら住宅を建築し，又は住宅の建築を条件として譲渡する方（この場合，事前に原告の承認が必要）
③住宅の敷地として使用しない場合は，申込者本人が使用できる方また，留意事項として，当選者との売買契約及び所有権移転登記は，応募申込書に記載された名義でしか行いませんという記載もあった。なお，地方自治法１５条に基づく規則である公有財産規則４８条においては，普通財産の処分は公共の福祉に適合するように行わなければならないとされている。
(3)原告と被告Ａの本件土地売買
被告Ａは，平成１３年２月５日，「市有地売払の応募資格，条件，内容等を承諾の上」，上記②の住宅分譲目的はないということで本件土地について市有地売り払いの申込みをした。
被告Ａは，平成１３年３月１２日，契約保証金３８万８６５０円を原告に支払った。
原告と被告Ａは，平成１３年３月１４日，本件土地について代金１２９５万５０００円で次の特約を付して売買契約（以下「本件売買契約」という）を締結した。
住宅用敷地として使用しない場合には，申込者本人が風俗営業及び性風俗特殊営業の用途以外を目的として，売買契約締結の日から３年を経過する日まで使
用すること
平成１３年５月８日，被告Ａは原告に対し，１２５６万６３５０円を支払った。
平成１３年５月９日，原告は被告Ａに対し，本件土地について，別紙登記目録記載の所有権移転登記手続をした。
(4)被告Ａの建物建築
平成１３年４月６日，被告Ａは，本件土地に延べ１６２平方メートルの建物を建築する旨の建築確認申請をし，平成１３年４月１７日建築確認を受けた。平成１３年８月２７日，本件土地上に別紙物件目録２記載の建物（以下「本件建物」という）が完成し，完了検査がなされ，９月５日，検査済証が交付され，９月７日建物表示登記，９月１１日被告Ａ名義の建物保存登記がなされた。(5)被告Ｂへの本件建物所有権移転と，乙組の暴力団事務所開設平成１３年９月２５日，本件建物について，被告Ｂ名義に所有権移転登記がなされた。
被告Ｂは，本件建物に乙組の暴力団事務所を開設した。
２争点
本件の争点は，①被告Ａは被告Ｂのダミーであって，本件売買契約の買い主は被告Ｂであったか，②そうでないとしても，被告Ａは，当初から本件土地を被告Ｂに暴力団事務所として使用させる目的を有していながらそれを秘して本件土地を購入したか，である。
(1)本件売買契約の錯誤無効
ア原告の主張
被告Ｂは，暴力団事務所として使用する目的で，被告Ａをダミーとして利用し，本件土地を買い受けたものである。普通地方公共団体である原告は，かかる事実を知っていれば，本件土地を売却するはずがなく，買い主が暴力団事務所として使用する目的は本件売買契約の重要な事項であって，この点に関する錯誤は要素の錯誤であるから，本件売買契約は錯誤により無効である。仮に，上記の主張が認められないとしても，被告Ａは当初から，本件土地を暴力団事務所として使用する目的を有する被告Ｂに転売するつもりでありながら，自己使用目的と偽って申込みをしたのであって，原告は，その旨誤信して本件売買契約を締結したのであるから，本件売買契約は錯誤により無効である。よって，原告は，本件売買契約の錯誤無効に基づき，本件土地所有権に基づく妨害排除請求として，被告Ａに対しては所有権移転登記の抹消登記手続を求めると共に，被告Ｂに対しては本件建物を収去し本件土地を明け渡すことを求める。
イ被告らの認否
否認する。
被告Ａは，宝石のリメイク業を思い立ち，その事務所に相応しい敷地として本件土地を原告から購入し，本件建物の建築を開始したが，その後，資金が苦しくなったので宝石のリメイク業を断念すると共に本件土地の買戻しを原告に求めたが断られたため，投下資金を回収するために，本件建物を知人の被告Ｂに買い取ってもらったものである。従って，被告Ａは被告Ｂのダミーでもないし，被告らは当初から本件土地を暴力団事務所として使用する目的など有していなかった。
(2)本件売買契約の詐欺取消
ア原告の主張
前記のとおり，被告Ｂは，暴力団事務所として使用する目的を秘して，ダミーである被告Ａが買受け自ら使用するかのように偽って売買申込みをした。仮に，上記の主張が認められないとしても，被告Ａは，当初から，本件土地を暴力団事務所として使用する目的を有する被告Ｂに転売する目的を有しながら，自己使用目的と偽って申込みをした。被告Ｂは被告Ａの上記詐欺の事実を知っていた。
原告は，被告Ａが自ら使用するものと誤信して売却したのであって，被告Ｂが暴力団事務所として使用する目的で買い受けるのであれば，本件土地を売却することはなかった。


よって，原告は本訴状の送達をもって本件売買契約を取り消し，本件土地所有権に基づく妨害排除請求として，被告Ａに対しては所有権移転登記の抹消登記手続を求めると共に，被告Ｂに対しては本件建物を収去し本件土地を明け渡すことを求める。
イ被告らの認否
否認する。
理由は，錯誤無効の主張に対する認否として述べたのと同様である。
第３争点に対する判断
１原告は，被告らは当初から本件土地を暴力団乙組事務所建物の敷地として使用する目的を有しており，被告Ａは同Ｂのダミーであったし，そうでないとしても，被告Ａは上記目的を隠して本件土地を購入したのであるから，本件売買契約は錯誤ないし詐欺に基づくものであると主張する。
そこで，以下，被告らが当初から本件土地を乙組の暴力団事務所敷地として使用する目的を有していたかどうかを検討する。
(1)確かに，本件土地の購入の経緯及びその後の本件建物の売買の経緯に関する被告らの言い分には，以下のとおり不自然，不合理な点が少なからず存する。ア被告Ａは，本件土地の購入代金（１２９５万５０００円），本件建物の建築代金（この額自体明らかでない）の捻出方法や出どころについてあいまいな事実しか述べず，これを裏付ける証拠も提出しない。
イ被告Ａは，本件建物で宝石のリメイク業をすることを予定していたが，資金が苦しくなったため，本件建物を売却することにしたと述べるものの，一方で，被告Ａが代表取締役を務める甲の収益は年間２億円もあったと述べ，また，平成１４年１１月には，３０６０万円の住宅ローンを組んでマンションを購入しているのであって（甲３０，被告Ａ本人），平成１３年当時，事業資金が苦しくなったという供述は必ずしも信用できない。また，被告Ａが意図していたという本件建物における宝石のリメイク業に関する構想自体はなはだあいまいである。ウ被告Ａは，本件建物を被告Ｂに売却した経緯について，事業資金の不足により宝石のリメイク業の実現が困難になったので，本件建物の賃貸ないし売却先を探したところ，Ｚという人物が賃借を希望してきたので，同人と賃貸借契約を締結したものの，同人が柄の悪い人物で，調べてみると暴力団の組員であることが分かったため，トラブルを避けるために賃貸借契約を反故にしようと考えて知り合いの被告Ｂと相談した結果，被告Ｂに買ってもらうことになったと述べるが，被告Ｂも暴力団組長であることを考えると，経緯としては必ずしも合理的でない。エ被告らの間の本件建物の売買について，確かに，２５００万円の領収証（丙２）はあるものの，被告Ｂの２５００万円の捻出方法や出どころについても，被告Ａの２５００万円の保管先や消費方法についても，被告らの説明はあいまいである。
オ前記争いのない事実のとおり，平成１３年８月２７日に本件土地上に本件建物が完成し，９月７日に建物表示登記，９月１１日に被告Ａ名義で建物保存登記がなされるや，９月２５日には被告Ｂに所有権移転登記がなされており，被告Ａは本件建物を全く使用していない。
(2)検討
以上のとおり，宝石のリメイク事業のために本件土地を購入したという被告Ａの言い分は説得力が乏しいし，被告Ａが本件土地の購入代金や本件建物の建築代金を自ら出捐したことを裏付ける証拠もなく，被告Ａが本件建物を被告Ｂに売却した経緯に関する説明も説得力に乏しく，被告らの間の本件建物売買の代金授受についても領収証以外には裏付けがないのであって，被告Ａの本件土地購入の目的，経緯や，本件建物を被告Ｂに売却するに至った経緯については不審な点が多いというべきである。
しかしながら，以上のことは，被告らの言い分の信用性を低下させるものではあっても，それを超えて，より積極的に，被告らが本件土地を当初から乙組事務所敷地として使用する目的を有していたという原告の主張を推認させる事実としては未だ不十分といわざるを得ない。
もっとも，証拠（甲４，被告Ａ本人）によれば，被告Ａが代表取締役を務める甲の取締役のうち２名は暴力団丙会会長Ｃの子であるＤ及びＥであることが認められ，また，現に被告Ａは被告Ｂに本件建物を買ってもらっているのであって，これらの事実に照らせば被告Ａは暴力団関係者と親交があることが認められる。しかしながら，被告Ａのかかる交際関係から直ちに，乙組事務所敷地としての当初からの使用目的という原告主張の事実を推認するのは困難である。また，甲７号証によれば，本件建物の建設当時から，本件土地の隣接地の管理者が，本件建物が暴力団事務所として使用されるということについて抗議の声を上げていたことが認められる。しかしながら，同人がどのような経路からそのような噂を入手したのか，その噂に何らかの根拠があったのかなどの事実は明らかでないから，上記の事実もまた，乙組事務所敷地としての当初からの使用目的という原告主張の事実を推認するには不十分なものというべきである。以上の次第で，これらの原告に有利な事実や証拠を総合しても，被告らが，本件売買契約当時から，本件土地を乙組事務所敷地として使用する目的を有していたと認定するのは，推認の過程に飛躍があり，困難であるといわざるを得ない。
なお，原告は，本件建物の１階正面に鋼製シャッターがあること，玄関が奥にあって薄暗いこと，窓などの採光部が少ないこと，３階が１０畳と１２畳の和室であることなど，本件建物は暴力団事務所向けの構造，仕様であって，このことも，被告らが当初から本件土地を乙組事務所敷地として使用する目的を有していたことを推認させると主張する。
しかしながら，本件建物の１階正面の鋼製シャッターが，事務所用建物にしばしば設けられるものとは異なるものであるとか，暴力団事務所向けのものであることを認めるに足りる証拠はないし，証拠（甲２２，２３の７ないし１１）によれば，本件建物の玄関が奥まった部分にあるのは，縦に細長い本件建物の１階前側にポーチ・駐輪場を設けた結果そうなったに過ぎないと認められる（かような構造の建物は，本件土地のような縦長の土地上の建物にはしばしば見受けられるものである）。また，原告は，３階が１０畳と１２畳の和室であること（その後，１０畳二間に設計変更されている）は，引き戸を外して大広間として暴力団の定例会を催すためであるというが，３階がかかる構造であるからといってそこまでの事実を推
認するのは困難である


平成１４年(ワ)第１３７２６号　損害賠償請求事件
平成１６年２月９日口頭弁論終結
判　　　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　　　アルゼ株式会社
訴訟代理人弁護士　    　　　松本司
同　　　　　　　　　　　　　岩坪哲
同　　　　　　　　　　　　　美勢克彦
被　　　　　　告　　　　　　山佐株式会社
訴訟代理人弁護士　　　　　　山崎優
同　　　　　　　　　　　　　三好邦幸
同　　　　　　　　　　　　　川下清
同　　　　　　　　　　　　　河村利行
同　　　　　　　　　　　　　加藤清和
同　　　　　　　　　　　　　石橋志乃
同　　　　　　　　　　　　　沢田篤志
同　　　　　　　　　　　　　伴城宏
同　　　　　　　　　　　　　池垣彰彦
同　　　　　　　　　　　　　塩田勲
同　　　　　　　　　　　　　前川直輝
補佐人弁理士　　　　　　　　梁瀬右司
補助参加人　　　　　　　　　日本電動式遊技機特許株式会社
訴訟代理人弁護士　　　　　　島田康男
補佐人弁理士　　　　　　　　紺野正幸
主　　　　　　　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
１　原告
被告は，原告に対し，１０億円及び平成１４年７月５日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２　被告
主文と同旨
第２　事案の概要
１　前提事実（当事者間に争いがない）
(1)原告は，コンピュータ・システムを利用した娯楽用・教育用電子機器の試験研究，企画，開発，製造，販売及び賃貸等を業とする株式会社である。被告は，アミューズメント用機械の製造販売等を業とする株式会社である。
補助参加人は，遊戯機器に関する工業所有権及び著作権の取得，売買，実施権の設定並びに許諾に関する事業等を目的とする株式会社である。(2)　原告は，次の特許権（以下「本件特許権」という。）を有する。
発明の名称　　　スロットマシン
特許番号　　　　特許第２５７４９１２号
出願日　　　　　昭和５８年４月８日
出願番号　　　　特願平２－１６４４０号
（特願昭５８－６１５９２号の分割）
公開年月日　　　平成２年９月１４日
公開番号　　　　特開平２－２３２０８４
登録日　　　　　平成８年１０月２４日
(3)　本件特許権の出願に係る明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲請求項１の記載は次のとおりである（以下，この発明を「本件特許発明」という。また，本件特許権に係る特許公報（甲２）を「本件公報」という。）。「スタート手段の操作により回転される複数のリールを備え，これらのリールが停止したときに表示窓に現われた絵柄の組み合せで入賞の有無を表示するスロットマシンにおいて，１ゲームごとに乱数をサンプリングし，サンプリングされた乱数に対応して複数種類の入賞のうちいずれかを決め，その入賞の種類に応じたリクエスト信号を発生するリクエスト発生手段と，このリクエスト信号に基づいてリクエスト信号に対応した種類の入賞が得られるように前記リールを停止制御するリールストップ制御手段と，リールストップ制御手段によりリールが停止した後にリールの停止位置を読み取り，前記リクエスト信号に対応した種類の入賞が得られたか否かを判定する判定手段と，この判定手段により前記リクエスト信号に対応した種類の入賞が得られないときに当該リクエスト信号を次回のゲームまで保存する手段とを備えたことを特徴とするスロットマシン。」
(4)　上記特許請求の範囲の記載を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下「構成要件Ａ」などという。）
Ａ　スタート手段の操作により回転される複数のリールを備え，これらのリールが停止したときに表示窓に現われた絵柄の組み合せで入賞の有無を表示するス
ロットマシンにおいて，
Ｂ①　１ゲームごとに乱数をサンプリングし，
②　サンプリングされた乱数に対応して複数種類の入賞のうちいずれかを
決め，
③　その入賞の種類に応じたリクエスト信号を発生するリクエスト発生手
段と


Ｃ　このリクエスト信号に基づいてリクエスト信号に対応した種類の入賞が得られるように前記リールを停止制御するリールストップ制御手段と，Ｄ　リールストップ制御手段によりリールが停止した後にリールの停止位置を読み取り，前記リクエスト信号に対応した種類の入賞が得られたか否かを判定す
る判定手段と，
Ｅ　この判定手段により前記リクエスト信号に対応した種類の入賞が得られないとき（以下，内部データでは入賞がリクエストされているにもかかわらず，外見上は入賞しないという意味で，このような状態を「内部当たり中」という。）に当該リクエスト信号を次回のゲームまで保存する手段とを備えたことを特徴とする
Ｆ　スロットマシン
(5)　被告製品について
被告は，遅くとも平成１２年７月１４日より，パチスロ機「タイムクロスＡ」（以下「被告製品」という。）の製造販売をしている。被告製品の構成を本件特許発明の構成要件の分説に即して分説すると次のとおりである（以下「被告構成ａ」などという。）。
ａ　スタート手段の操作により回転される複数のリールを備え，これらのリールが停止したときに表示窓に現われた絵柄の組み合わせで入賞の有無を表示する
スロットマシンにおいて
ｂ①　１ゲームごとに擬似乱数をサンプリングし，
②　サンプリングされた擬似乱数と領域確率テーブルとの照合により，次
のように，０ないし６の領域番号を決定し，
【通常ゲーム中】
【内部当たりゲーム中】
③　通常ゲーム中は，上記②で決定された領域番号に対応したデータ（領域番号と同一の数値データ。以下「領域番号データ」という。）を，所定ＲＡＭ領域（以下「クジＣ」という。）に格納するとともに，領域番号データが５の場合（ＢＢ内部当たり中）には１を，６の場合（ＲＢ内部当たり中）には２を（以下，上記１又は２を，「ボーナスフラグ」という。），所定ＲＡＭ領域（以下「イントヒット」という。）に格納し，内部当たりゲーム中は，上記②で決定された領域番号データの数値をクジＣに格納する。この際，イントヒットには，ＢＢ内部当たり中のときはボーナスフラグ１が，ＲＢ内部当たり中のときはボーナスフラグ２
が格納され，
ｃ　クジＣに格納された領域番号データに基づいて，次のように定められた停止テーブル群を選択し，遊技者の停止ボタン操作により，当該停止テーブル群の中から使用する一つの停止テーブルが選択され，当該停止テーブルの設定に従ってコマ数をずらしてリールを停止させる。
【通常ゲーム中】
【内部当たりゲーム中】
ｄ　リールストップ制御によりリールが停止した後に有効ライン上に停止さ
れる入賞絵柄を読み，該当する当選役の入賞
得られたか否かを判定する入賞判定処理をし，
ｅ　上記ｄの判定処理により，ＢＢ又はＲＢ内部当たり中にもかかわらず，該当する入賞が得られなかった場合には，イントヒットに格納されたボーナスフラグ（ＢＢの場合は１，ＲＢの場合は２）をそのままにして，上記ｂ①以降の内部当たり中の処理を繰り返し，上記ｄの判定処理により，該当する入賞が得られた場合には，イントヒットに格納されたボーナスフラグをクリアして（０にして），上記
ｂ①以降の通常遊技状態の処理に移行する
ｆ　パチスロ機
(6)　被告構成ａ，ｂ①，ｄ，ｆは，構成要件Ａ，Ｂ①，Ｄ，Ｆをそれぞれ充足する。
２　争点
(1)　被告構成ｂ②，③が構成要件Ｂ②，③を充足するか（争点１）(2)　被告構成ｃが構成要件Ｃを充足するか（争点２）(3)　被告構成ｅが構成要件Ｅを充足するか（争点３）(4)　原告と補助参加人との間における本件特許の再実施許諾権付通常実施権許
諾契約締結の合意の有無（争点４）
(5)　本件特許権が無効事由を有することが明らかといえるか（争点５）
第３　争点に関する当事者の主張
１　争点１（被告構成ｂ②，③が構成要件Ｂ②，③を充足するか）
（原告）
(1)　被告構成ｂ②と構成要件Ｂ②の対比
被告構成ｂ②の領域番号１ないし６は，第２，１(5)ｃの表記載のとおり，それぞれ，一つの入賞の種類に対応しているから，領域番号１ないし６の限度で，領域番号を決定することがすなわち入賞の種類を決定することを意味する。よって，被告構成ｂ②の「サンプリングされた擬似乱数と領域確率テーブルとの照合により，０ないし６の領域番号を決定し」の構成は，領域番号１ないし６の限度で，構成要件Ｂ②の「サンプリングされた乱数に対応して複数種類の入賞のうちいずれかを決め」に当たる。
これに対し，被告は，領域番号０に対応する入賞が，通常ゲームの場合と内部当たり中ゲームの場合で異なる（第２，１(5)ｃの表を参照）ことをもって，領域番号が特定の入賞に対応しない価値中立的なものである旨主張するが，領域番号０は，本件特許請求の範囲における「入賞の種類に応じたリクエスト信号」に含まれないというのが原告の主張であるから不都合はない。
(2)　被告構成ｂ③と構成要件Ｂ③の対比
被告構成ｂ③は，上記被告構成ｂ②によって決定された入賞の種類に応じた領域番号データないしボーナスフラグを発生させ，クジＣないしイントヒットに格納する構成であるから，被告構成ｂ③の「通常ゲーム中は，上記②で決定された領域番号データを，クジＣに格納するとともに，領域番号データが５の場合（ＢＢ内部当たり中）にはボーナスフラグ１を，６の場合（ＲＢ内部当たり中）にはボーナスフラグ２を，イントヒットに格納し，内部当たりゲーム中は，上記②で決定された領域番号データの数値をクジＣに格納する。この際，イントヒットには，ＢＢ内部当たり中のときはボーナスフラグ１が，ＲＢ内部当たり中のときはボーナスフラグ２が格納されている」は，構成要件Ｂ③の「その入賞の種類に応じたリクエスト信号を発生するリクエスト発生手段」に当たる。
(3)　以上によれば，被告構成ｂ②，③は構成要件Ｂ②，③を充足する。
（被告）


(1)　被告構成ｂ②と構成要件Ｂ②の対比
原告は，領域番号１ないし６の限度で，領域番号を決定することがすなわち入賞の種類を決定することを意味すると主張する。
しかし，領域番号には０も存在し，領域番号の０が一つの入賞の種類に対応していないことからも分かるように，領域番号は価値中立的な領域を示す番号に過ぎず，入賞の種類に対応するものではない。したがって，領域番号を決定することがすなわち特定の種類の入賞を決定することにはならない。したがって，被告構成ｂ②の「サンプリングされた擬似乱数と領域確率テーブルとの照合により，次のように，０ないし６の領域番号を決定し」は構成要件Ｂ②の「サンプリングされた乱数に対応して複数種類の入賞のうちいずれかを決め」に該当しない。
(2)　以上によれば，被告構成ｂ②は，構成要件Ｂ②を充足しない。
２　争点２（被告構成ｃが構成要件Ｃを充足するか）
（原告）
(1)　構成要件Ｃを文言どおり解した場合について
ア　被告構成ｃのうち通常ゲーム中の停止制御について通常ゲーム中は，被告製品の構成のうち，クジＣに格納された領域番号データがリクエスト信号に当たる。
そして，被告構成ｃにおいては，前記第２，１(5)ｃ記載のとおり，通常ゲーム中は，クジＣに格納された領域番号データに対応した入賞が得られるように設定された停止テーブル群を選択するのであるから，クジＣに格納された領域番号データすなわちリクエスト信号に対応した種類の入賞が得られるようにリールを停止制御しているということができる。したがって，通常ゲーム中において，被告構成ｃは構成要件Ｃの「このリクエスト信号に基づいてリクエスト信号に対応した種類の入賞が得られるように前記リールを停止制御するリールストップ制御手段」に当たる。
イ　被告構成ｃのうち内部当たりゲーム中の停止制御について内部当たり中は，被告製品の構成のうち，イントヒットに格納されたボーナスフラグがリクエスト信号に当たる。
そして，被告構成ｃは，前記第２，１(5)ｃ記載のとおり，あらためて擬似乱数をサンプリングして決定された領域番号が０の場合及び２の場合の一部には，イントヒットに格納したボーナスフラグに対応した種類の入賞が得られるように設定された停止テーブル群が選択されるのであるから，イントヒットに格納されたボーナスフラグすなわちリクエスト信号に対応した種類の入賞が得られるようにリールを停止制御しているといえる。したがって，内部当たり中ゲームにおいて，被告構成ｃは構成要件Ｃ「このリクエスト信号に基づいてリクエスト信号に対応した種類の入賞が得られるように前記リールを停止制御するリールストップ制御手段」に当たる。
なお，被告製品の内部当たり中ゲームにおいては，あらためて擬似乱数をサンプリングして決定された領域番号が１，３，４の場合及び２の場合の一部には，イントヒットに格納されたボーナスフラグに対応した当選役ではなく，領域番号に対応した当選役が得られるように停止制御するという構成を有している。しかしながら，かかる構成は付加的構成にすぎない。すなわち，上記のような付加的構成の有無にかかわらず，被告製品は，内部当たり中に，通常ゲームとの比較において，イントヒットに格納されたボーナスフラグすなわちリクエスト信号に対応した種類の入賞が得られやすい処理（通常ゲームであれば外れとなる擬似乱数及び通常ゲームであればチェリー役となるはずの擬似乱数がサンプリングされた場合であっても，イントヒットに格納したボーナスフラグ（リクエスト信号）に応じた種類の入賞が得られるように停止制御し，イントヒットに格納したボーナスフラグ（リクエスト信号）に対応した種類の入賞が得られない限り，このような処理を続けるという処理）を行うことによって，被告製品は，入賞確率の低下を防止するという本件特許発明と同様の作用効果を有している。
したがって，上記付加的構成の有無にかかわらず，被告製品は，内部当たり中ゲームにおいても，イントヒットに格納したボーナスフラグに対応した種類の入賞が得られるようにリールを停止制御しているということができる。
ウ　小括
以上によれば，被告構成ｃの「クジＣに格納された領域番号データに基づいて，第２，１(5)ｃ記載の表のように定められた停止テーブル群を選択し，遊技者の停止ボタン操作により，当該停止テーブル群の中から使用する一つの停止テーブルが選択され，当該停止テーブルの設定に従ってコマ数をずらしてリールを停止させる」構成は，構成要件Ｃの「リクエスト信号に対応した種類の入賞が得られるように前記リールを停止制御するリールストップ制御手段」を充足する。
(2)　構成要件Ｃを限定解釈すべきかについて
構成要件Ｃの「リールストップ制御手段」の意味は，文言どおりである。被告は，構成要件Ｃの記載が不明瞭であり，かつ，構成要件Ｅの記載と矛盾するとして，実施例に限定すべきである旨主張する。しかし，このように装置の作用や動作により装置を定義する方法は，昭和５７年１２月に特許庁が公表した「マイクロコンピュータ応用技術に関する発明についての審査運用指針」で許容されている「機能を達成する仕方を示す一連の記載により表現」する典型例である。また，構成要件Ｃと構成要件Ｅについては，当業者が本件明細書の課題の開示に基づいて矛盾なく理解できる。よって，被告の主張は理由がない。(3)　以上のとおり，構成要件Ｃは文言どおり解釈されるべきであり，構成要件Ｃを文言どおり解釈すると，被告構成ｃは構成要件Ｃを充足する。
（被告）
(1)　構成要件Ｃを文言どおり解した場合について
ア　被告構成ｃのうち通常ゲーム中の停止制御について被告製品は，通常ゲーム中は，領域番号に対応した種類の入賞が得られる可能性があり，それ以外の入賞図柄が揃わないように設定された停止テーブル群が選択される。
イ　被告構成ｃのうち内部当たり中ゲーム
被告製品は，内部当たり中ゲームにおいては，必ずしもボーナスフラグに対応した種類の入賞が得られる可能性のある停止テーブルが選択されるわけではない。すなわち，内部当たり中ゲームにおいては，当該ゲームで決定された領域番号が１，３，４の場合には，ボーナスフラグに対応する種類の入賞（ＢＢ又はＲＢ）が得られる可能性がない停止テーブル群が選択され，領域番号が２の場合には，ボーナスフラグに対応する種類の入賞（ＢＢ又はＲＢ）だけでなくチェリー役も得られる可能性がある停止テーブル群が選択される（前記第２，１(5)ｃ記載の表）。したがって，内部当たり中ゲームにおいて，ボーナスフラグに対応した種類の入賞が得られるようにリールを停止制御しているということはできない。
ウ　小括
したがって，被告構成ｃ「クジＣに格納された領域番号データに基づいて，第２，１(5)ｃ記載の表のように定められた停止テーブル群を選択し，遊技者の停止ボタン操作により，当該停止テーブル群の中から使用する一つの停止テーブルが選択され，当該停止テーブルの設定に従ってコマ数をずらしてリールを停止させる」の構成は，構成要件Ｃの「リクエスト信号に対応した種類の入賞が得られるように前記リールを停止制御するリールストップ制御手段」とは構成を異にする。


(2)構成要件Ｃを限定解釈すべきか
ア　構成要件Ｃの解釈
本件特許発明の構成要件Ｃの記載は，単にその機能を表現したものにすぎず，リールストップ制御手段の定義は不明瞭である。また，構成要件Ｃは，構成要件Ｅと矛盾している。すなわち，リールストップ制御手段が，構成要件Ｃのとおり，リクエスト信号に対応した種類の入賞が得られるように前記リールを停止制御するものであるならば，構成要件Ｅのように「リクエスト信号に対応した種類の入賞が得られない」という事態は生じないはずである。
そこで，構成要件Ｃの「リールストップ停止制御手段」は，本件明細書の発明の詳細な説明の記載を斟酌して解釈する必要がある。また，本件特許発明の出願は，特願昭５８－６１５９２号（乙１の１２。以下「親出願」という。）の分割出願であるという事情があり，構成要件Ｃを解釈するに当たって，親出願の出願経緯を斟酌することが有効である。さらに，本件特許に適用された特許庁の審査基準を考慮することも有効である。審査基準を考慮しないと，審査の対象になっていない範囲にまで権利を認めることになりかねないからである。そして，本件明細書の実施例（後記(ア)），親出願に係る明細書（後記(イ)），親出願の出願経緯において作成された書面（後記(ウ)及び(エ)）には次のような記載があるから，構成要件Ｃの「リールストップ制御手段」は，「①ストップボタン操作時のリール位置（コードナンバーによって表す）と，リール上の絵柄が記載された『テーブル』とを対比（監視）して，②リクエスト信号に対応するシンボルコードがストップボタン操作時のリール位置から４コマ先の範囲内にあるかどうかを判断し，③そのシンボルコードまでのコマ数分の駆動パルスをモータに出力してその位置でリールを停止する手段」であると限定解釈すべきである。
(ア)　本件明細書の実施例
「ストップボタンが押された時点でのリールの位置から，これに後続したシンボルマーク４個までの計５個のシンボルマークが何であるかをチェックし，すでにセットアップされているヒットリクエストを満足するシンボルマークの組み合わせを得るために必要なシンボルマークがその範囲内にあればそこでリールを停止させる」（甲４・９頁２９行ないし３２行，乙１の８・９欄４４行ないし１０欄１行）
(イ)　親出願に係る明細書
「本発明スロットマシンでは，ゲーム毎にサンプリングされる乱数値を予め設定記憶された入賞確率テーブル中の数値と照合してその入賞を決定するようにしてある。そして，こうして決定された入賞に見合うシンボルマークの組み合せが得られるように，あるいは得られ易いように，各リールをリールストップボタンが操作されてから停止させるまでの間に監視制御するものである。」（乙１の１２・２頁左下欄１８行ないし同右下欄６行）
(ウ)　親出願の審査過程における平成２年１月２６日付意見書「本発明では，乱数値を確率テーブルと照合して，そのゲームで発生させるべき入賞ランク（ハズレも含む）に応じたリクエスト信号を発生させ，このリクエスト信号が満足されるようにリールのストップ位置を決めるようにしています。したがって，リールの停止制御は，予定された特定の絵柄の組み合わせが得られるように行われるのではなく，リクエスト信号を満足させる絵柄の組み合せとなるように行われるものであって，リールが停止するまでは実際の絵柄の組み合せは特定されていない」（乙３・３頁１７行ないし４頁７行）(エ)　親出願の審査過程における平成５年１月１１日付け特許異議答弁書「入賞ランクが決まれば，その入賞ランクに属するシンボルマークの組み合せになるように各リールが停止されるもので，リール内に複数の同一シンボルマークが存在すれば，そのどのシンボルマークの位置でも停止させてよいものである。また，入賞ランク内に複数のシンボルマークの組み合せになるように各リールを停止させればよいものであって，入賞ランクによって決まるものは，シンボルマークの組み合わせであって各リールの停止位置ではない。」（乙４・１０頁３行ないし１３行）
イ　被告構成ｃと構成要件Ｃの対比
被告構成ｃでは，領域番号等とストップボタン操作のタイミングによって一つの停止テーブルが選択されると，当該停止テーブルに進めるべきコマ数が記載されているので，①ストップボタン操作時のリールの位置とテーブルとを対比することはなく，②ストップボタン操作時のリール位置とリール上の絵柄が記載されたテーブルとを対比して何コマ進めるべきかという判断をすることはない。そうすると，被告構成ｃは限定解釈した構成要件Ｃ「①ストップボタン操作時のリール位置（コードナンバーによって表す）と，リール上の絵柄が記載された『テーブル』とを対比（監視）して，②リクエスト信号に対応するシンボルコードがストップボタン操作時のリール位置から４コマ先の範囲内にあるかどうかを判断し，③そのシンボルコードまでのコマ数分の駆動パルスをモータに出力してその位置でリールを停止する手段」と明らかに構成を異にする。なお，被告構成ｃの制御手段は，本件特許の出願後に明らかにされた技術であって，出願当時原告が認識していなかった技術までをも本件特許の技術的範囲に含むとすることは，第三者の利益を不当に害する。
(3)　以上のとおり，構成要件Ｃは限定解釈されるべきであり，限定解釈した場合には，被告構成ｃは構成要件Ｃの構成を充足しない。仮に構成要件Ｃを限定解釈せずに文言どおり解釈したとしても，被告構成ｃは，構成要件Ｃを充足しない。
３　争点３（被告構成ｅが構成要件Ｅを充足するか）
（原告）
(1)　構成要件Ｅの意味は，文言どおりである。
この点につき，被告は，構成要件Ｅの「当該リクエスト信号を次回のゲームまで保存する」とは，次回のゲームにおいても，当該リクエスト信号に対応する種類の入賞をリクエストすることを意味する旨主張するが，リクエスト信号を保存する手段を有している以上，次回ゲームにおいて，リクエスト信号に対応した種類の入賞をリクエストしない場合があったとしても，構成要件Ｅを充足することに変わりない。
(2)　被告構成ｅにおいては，内部当たり中にもかかわらず対応した入賞が得られなかった場合には，クジＣに格納された領域番号データをＡレジスタにおいて演算してボーナスフラグ１又は２に形を変えて，対応した種類の入賞が得られるまで，イントヒットに格納保存する。


なお，被告製品においては，リクエスト信号（イントヒットに格納される領域番号データ）を保存した後，あらためて乱数をサンプリングして領域番号を決定し，この領域番号が１ないし４の場合には，保存されたリクエスト信号に応じた当選役ではなく，領域番号に応じた当選役が得られるように停止制御する構成を有しているが，次回ゲームにリクエスト信号を持越す構成を有する限り，次回ゲームで必ずしも保存されたリクエスト信号に対応する入賞が実現するように構成されていなかったとしても，構成要件Ｅを充足することに変わりない。被告製品は，このように，あらためて乱数をサンプリングして領域番号を決定するという付加的構成を有しているが，かかる構成は付加的構成にすぎない。すなわち，通常ゲームの場合であれば，外れとなるはずの，領域番号０の場合及び通常ゲームの場合であればチェリー役となるはずの領域番号２の場合であってかつ４コマの範囲にチェリー役当選図柄が揃わない場合には，保存されたリクエスト信号（イントヒットに格納されたボーナスフラグ）に応じた入賞が得られるように停止制御されるから，入賞確率の低下を防止する効果を有することに変わりはない。そもそも，領域番号１ないし４に対応する役はいずれも小役であり，そのような小役の当選においては，ＲＢ，ＢＢほど当選確率が低くないので，リクエスト信号を保存しなくても，「入賞のペイアウト率が低く抑えられているため，ストップボタンの操作タイミングが不適当なために入賞を逃してしまうと，その後しばらくの間，入賞がえられない」という本件特許発明における課題は生じない。(3)　以上によれば，被告構成ｅは，構成要件Ｅを充足する。
（被告）
(1)　構成要件Ｅの「当該リクエスト信号を次回ゲームまで保存する」という意味は，次回ゲームにおいてもＢＢないしＲＢ役が当選したのと全く同じ状態（すなわち，ＢＢないしＲＢをリクエストする状態）でゲームをするということを意味していると解される。
(2)　これに対し，被告製品においては，内部当たり中に，再び擬似乱数の抽選を行い，その抽選結果にによっては，ＢＢないしＲＢに入賞する可能性がない停止テーブル群を選択することがある。すなわち，あらためてサンプリングされた擬似乱数の属する領域番号が１，３，４の場合には，イントヒットに格納されたボーナスフラグに対応する種類の入賞（ＢＢ又はＲＢ）が得られる可能性がない停止テーブル群が選択され，領域番号が２の場合には，イントヒットに格納されたボーナスフラグに対応する種類の入賞（ＢＢ又はＲＢ）だけでなくチェリー役も得られる可能性がある停止テーブル群が選択され，遊技者のストップボタンの操作，投入メダル数によっては，チェリー役がリクエストされることになる。被告製品においては，内部当たり中は，通常ゲーム中とは異なるコンピュータプログラムに移行することにより，通常ゲーム中よりＢＢ又はＲＢの入選図柄が揃う停止テーブル群が増え（領域番号０及び２の場合），ＢＢ又はＲＢ役に入賞する確率が増えるというにとどまり，内部当たり中ゲームにおいて，ＢＢ又はＲＢをリクエストしている（したがって，ＢＢ又はＲＢに対応したリクエスト信号を保存している）わけではないのである。
なお，そもそも，原告がリクエスト信号であると主張するイントヒットに格納されたボーナスフラグは，特定の種類の入賞をリクエストする信号ないし内部当たり中ゲーム用のプログラムに移行させる信号ではなく，内部当たり中であることを示すデータであり，内部当たり中の演出（音，光，リーチ目）のために参照されるものである。内部当たり中ゲーム用のプログラムに移行させる際に参照されるのは，Ａレジスタに格納された数値である。Ａレジスタに格納される数値は，イントヒットに格納されたボーナスフラグの値から１を引いた値である。したがって，被告構成ｅ「被告構成ｄの判定処理により，ＢＢ又はＲＢ内部当たり中にもかかわらず，該当する入賞が得られなかった場合には，イントヒットに格納されたボーナスフラグ（ＢＢの場合は１，ＲＢの場合は２）をそのままにして，被告構成ｂ①以降の内部当たり中の処理を繰り返し，上記ｄの判定処理により，該当する入賞が得られた場合には，イントヒットに格納されたボーナスフラグをクリアして（０にして），上記ｂ①以降の通常遊技状態の処理に移行する」は，構成要件Ｅの「この判定手段により前記リクエスト信号に対応した種類の入賞が得られないときに当該リクエスト信号を次回のゲームまで保存する手段とを備えたことを特徴とする」構成に当たらない。
(3)　以上によれば，被告構成ｅは，構成要件Ｅを充足しない。４　争点４（原告と補助参加人との間での本件特許権を対象とする再実施許諾権付通常実施権許諾契約の成否）
（補助参加人）
原告は，補助参加人との間で本件特許権につき再実施許諾権付通常実施権許諾契約を締結し，補助参加人は，被告との間で，本件特許権につき再実施権許諾契約を締結した。
すなわち，原告及び被告を含むパチスロ機製造業者等は，集団的契約関係を締結した。その内容は，同契約関係の参加者が，同契約関係の参加者の有する特許権を実施するについて，１台につき２０００円の証紙を購入し，補助参加人は，上記証紙の代金のうち１０００円を実施許諾されている特許の保有数に応じたポイント数により按分した額を当該特許権等を保有する参加者に対して支払うというものであった（いわゆるパテントプール方式）。本件特許権は，上記「同契約関係の参加者の有する特許権」であって，本件パテントプール方式の対象となる特許権であった。
本件特許権が本件パテントプール方式の対象であることは，次のような事情から明らかである。パテントプール方式による実施許諾契約がなされる場合には，契約締結当時に存在する特許権等のみならず，契約当時者が将来取得する特許権等をも実施許諾の対象にするのが通常である。また，本件においては，パチスロ機製造業者間の特許権等をめぐる紛争を継続的に回避することを目的としていわゆるパテントプール方式による実施許諾の合意をしたところ（丙１１ないし１６，２８），パチスロ機製造業者間の特許権等をめぐる紛争を継続的に回避するという目的を達するためには，契約当時者が，将来取得する一切の特許権等を実施許諾の対象にする必要があった。このことは，原告ないし原告代表者岡田和生自身が認めているところである（丙７７ないし８２）。
したがって，原告は，補助参加人との間で，本件特許権を含む特許権等について，実施権許諾契約を締結したというべきである。


なお，原告と補助参加人との間で，特定の特許権を記載した契約書添付の目録（丙４６，５１）を作成したことはあったが，これは，実施許諾の対象となる特許権を当該目録記載の特許に限定する趣旨ではない。参加者の保有する特許権のうち，実際に参加者によって実施されているものを，実施許諾料の支払の算定のために記載したものである。このことは，原告が，平成７年７月２０日に，補助参加人に対し，上記目録に記載されていなかった特許権（特公平５－７４３９１）について，参加者が製造使用しているパチスロ機が，同特許権の技術的範囲に属する（したがって，許諾料支払額算定のためのポイントに加えるべきである）旨の書面（丙７６）を提出していることからも明らかである。
（原告）
原告は，補助参加人との間で，パチスロ機の特許権等を対象とする実施権許諾契約を締結し，補助参加人は，被告との間で，当該特許権等についての再実施権許諾契約を締結していたが，本件特許は，上記実施権許諾契約の対象に含まれていない。
すなわち，原告と補助参加人が，当該実施権許諾契約について作成した契約書（丙５１）には，「甲（原告）は乙（補助参加人）に対して，別紙目録記載の工業所有権等について，本契約の定めに従い通常実施権を許諾する。」と定められており，同目録には，本件特許権が記載されていない。
５　争点５（本件特許権が無効事由を有することが明らかといえるか）
(1)　前提となる事実（証拠を併記）
ア　昭和５８年４月８日に，本件特許発明の原出願がなされた（親出願）。同出願に係る明細書中の特許請求の範囲請求項１の記載は，次のとおりである（乙１の１２）。
「スタートレバーの操作により回転駆動される複数のリールと，これらのリールを停止させるリールストップ手段とを有するスロットマシンにおいて，前記リールの回転駆動後に，順次発生される乱数列から一つの乱数を特定するサンプリング手段と，前記特定された乱数が確率テーブル中のいかなる群に属するかを比較照合する手段と，前記比較照合の結果を入賞ランク別のリクエスト信号として出力するリクエスト発生手段と，前記リクエスト信号を評価し，前記リールのストップ位置を設定すると共に，前記リールストップ制御手段とを備えたことを特徴とす
るスロットマシン」
イ　平成２年１月２７日に，上記出願を親出願とする分割出願がなされた（本件特許出願）。本件特許出願の際の特許請求の範囲の記載は，次のとおりである（甲２）。
「スタート手段の操作により回転される複数のリールを備え，これらのリールが停止したときに表示窓に現われた絵柄の組み合せで入賞の有無を表示するスロットマシンにおいて，１ゲームごとに乱数をサンプリングし，サンプリングされた乱数に対応して複数種類の入賞のうちのいずれかを決め，その入賞の種類に応じたリクエスト信号を発生するリクエスト発生手段と，このリクエスト信号に基づいてリクエスト信号に対応した種類の入賞が得られるように前記リールを停止制御するリールストップ制御手段と，リールストップ制御手段によりリールが停止した後にリールの停止位置を読み取り，前記リクエスト信号に対応した種類の入賞が得られたか否かを判定する判定手段と，この判定手段により前記リクエスト信号に対応した種類の入賞が得られないときに当該リクエスト信号を次回のゲームまで保存する手段とを備えたことを特徴とするスロットマシン。」ウ　平成９年４月２８日に，本件特許出願に対して特許異議が申し立てられた（甲１。以下「本件特許異議申立」という。）。
エ　平成１０年１月３０日，原告は，本件特許出願に係る明細書の訂正請求を申し立てた（乙１の４。以下「本件訂正請求」という。）。同訂正請求の内容は，次の(ア)ないし(エ)のとおりであった（以下「本件訂正事項(ア)」などという。）。
(ア)　「得られるがペイアウト率を一定に保つために，リクエストカウンタが利用される。すなわち，前述したヒットリクエストが発生すると，各ヒットリクエストをカウントするリクエストカウンタが「＋１」され，ＲＡＭ上にストアされる。そしてヒットした際にそのリクエストカウンタは「－１」の減算処理が行われる。また，ヒットしない場合にはそのまま保存され，最終的にリクエストカウンタが「０」になるまでヒットリクエストが発生し，このためペイアウト率は一定に保たれる。これは，第１１図に示したフローチャートにより処理される。」（明細書１７頁２０行ないし１８頁１１行。本件公報８欄２９行ないし３９行）を明瞭でない記載の釈明を目的として「得られる」と訂正する。(イ)　「この場合は，ヒットリクエスト通りの入賞が得られなくなってしまうが，発生されたヒットリクエストは，次回のゲームに持ち越されて利用されることになるから，ペイアウト率に変化はない。」（明細書２７頁１０行ないし１４行，本件公報１１欄４７行ないし５０行）を，明りょうでない記載の釈明を目的として削除する。
(ウ)　「また，ヒットリクエスト発生時に第２リールの停止処理を行った結果，ヒットリクエスト通りの入賞が得られないことが分かると，第１リールのときと同じように，ハズレ処理に以降（移行の誤記）するとともに，そのヒットフラグが保持されるようになる。」（明細書３１頁１行ないし６行，本件公報１３欄９行ないし１４行）を明瞭でない記載の釈明を目的として削除する。(エ)　「持ち越され」（明細書３４頁１４行，本件公報１４欄２３行）を，明瞭でない記載の釈明を目的として，「持ち越される。すなわち，第２５図のフローチャートにおいて，入賞か？の判定でＮＯの場合は，ＹＥＳの場合と異なり，ヒットリクエストの減算は行わない。このように，入賞か？の判定でＮＯの場合はヒットリクエストの減算は行わないという処理により，リクエスト信号を次回のゲームまで保存する手段を構築している。尚，持ち越しとは，その文言の意味通り，残して次に送ることをいい，保存とは，同じくその文言の通り，そのままの状態を保って失わないことをいい，いずれもヒットリクエストが次回のゲームに用いられる点で同じ意味である。こうして，」と訂正する。オ　特許庁は，同年７月３０日，本件訂正請求について，拒絶理由通知をした。同拒絶理由通知には次のような記載がある（乙１の６・３頁６行ないし４頁１８行）。


「本件発明‥‥‥は，『リクエスト信号に対応した種類の入賞が得られないときに当該リクエスト信号を次回のゲームまで保存する手段とを備えた』という構成要件を含むものである。しかし，上記構成要件の技術的な裏付け（根拠）となる明細書の記載は，まさに，上記訂正１，２，３（本件訂正事項(ア)，(イ)，(ウ)を指す。以下同じ。）における訂正該当箇所‥‥‥のみであるから，上記訂正１，２，３により，本件発明の構成要件と関連する記載を削除することは，本件発明の上記構成要件にかかる構成を不明確にすることになる。ところで，訂正請求人（特許権者）は，‥‥‥訂正４（本件訂正事項(エ)を指す。以下同じ。）により，第２５図のフローチャートについての説明を補充することにより，上記構成要件の技術的な裏付け（根拠）としようとしているが，第２５図のフローチャートからは，『入賞か？の判定でＮＯの場合は，ＹＥＳの場合と異なり，ヒットリクエストの減算は行わない。』こと以外何ら把握することができず，即ち，上記構成要件に関する事項である『リクエスト信号に対応した種類の入賞が得られないときに当該リクエスト信号を次回のゲームまで保存する』ことが記載されているとはとうてい認めることができないから，この訂正４によっても上記訂正１，２，３により不明確にされた本件発明の上記構成要件に係る構成は依然として不明確のままである。したがって，上記訂正１～４の内容は，明瞭でない記載の釈明に該当するものと認められない。」
カ　同年１０月１６日に，原告は，次の(ア)のような記載のある特許異議意見書を提出するとともに，本件訂正事項(エ)の内容を次の(イ)のとおり補正した（乙１の７・３頁，乙１の５。以下，補正後の本件訂正事項(エ)を「補正後の訂正事項(エ)」という。）。
(ア)　「ここで，ゲーム開始時に得られていたヒットリクエストとは，上述のとおり，特許公報第４頁左欄第３９行～右欄第４行‥‥‥及び同第６頁左欄第８行～第１２行‥‥‥より，スタートレバー操作後の所定タイミング時点の乱数サンプリングと入賞確率テーブルの照合とによりその発生が判断され，第１４図ＲＡＭ５の該当エリアにセットされたフラグのことであります。従って，４コマずれの範囲内で該当シンボルがなく入賞が得られない場合，ヒットリクエストの減算はしないのでありますから，ＲＡＭ５のフラグはセットされたままとなり，このことは，次回のゲームにフラグが持ち越されることに他ならないのであります。ゲームのたびに自動的にフラグが消えてしまうのなら入賞が得られた場合にヒットリクエストをわざわざ減算する必要はなく，ヒットリクエストの減算を行わない点はまさしくリクエストリクエスト信号を次回のゲームまで保存する手段を構築するものであります。」
(イ)　「入賞か？の判定でＮＯの場合はヒットリクエストの減算は行わないという処理により，リクエスト信号を次回のゲームまで保存する手段を構築している。」の部分を「入賞か？の判定でＮＯの場合はヒットリクエストの減算は行わないという処理により，第１４図ＲＡＭ５の該当エリアにセットしたフラグをそのままとすることにより，リクエスト信号を次回のゲームまで保存する手段を構築している。」と補正する。
キ　特許庁は，平成１１年１２月２８日，本件訂正請求を認めるとともに，本件特許異議申立に対し，本件特許を維持する旨の決定をした（以下「本件訂正」という。）。同決定には，次のような記載がある（乙１の２・３頁４行ないし１２行）。
「当該補正は，『リクエスト信号を次回のゲームまで保存する手段』について，特許明細書（特許掲載公報３頁６欄４～６行，６頁１１欄８～１２行７頁１３欄４６行～１４欄１０行）又は図面（第５，１１，１４，２２，２５図）に記載された事項の範囲内で説明を加えるもので，明りょうでない記載の釈明に相当するから，訂正請求書の要旨を変更するものではなく，特許法第１２０条の４第３項で準用する特許法第１３１条第２項の規定に適合するので，採用する。」
(2)　当事者の主張
ア　訂正要件違反（１２３条１項８号，１２６条２項，１２０条の４第２項ただし書違反）
（被告）
本件訂正は，特許法１２０条の４第３項で準用する同法１２６条２項及び同法１２０条の４第２項ただし書に違反してなされたものである。すなわち，本件訂正前の図面（第２５図及び第５図）は，リクエスト信号を次回ゲームまで保存する具体的手段を記載したものであるが，リクエスト信号を保存する対象は記載されていない。そこで，第２５図及び第５図と同様，入賞の有無に応じてヒットリクエストを減算するという処理について記載された第１１図をみると，第１１図は，リクエストカウンタを対象に減算処理を行うものであるから，第２５図もリクエストカウンタを対象にしたものであると解される。リクエスト信号を次回ゲームまで保存する具体的手段として，リクエストカウンタを用いる方法（入賞の場合にはヒットリクエストを減算し，入賞でない場合にはヒットリクエストを減算しない方法）が開示されており，ＲＡＭ５にセットされたフラグは減算処理の対象とはされていない（当該ゲームにおける停止制御を行うための信号である。）。これに対し，本件訂正後の明細書には，リクエスト信号を次回ゲームまで保存する具体的手段として，入賞が得られない場合にはフラグをそのままにする方法が開示されている（補正後の訂正事項(エ)）。
よって，補正後の本件訂正事項(エ)は，特許請求の範囲に記載された「リクエスト信号を次回のゲームまで保存する手段」を異なる構成に変更するものであるから，特許の設定登録時の明細書に記載した事項の範囲内の訂正とはいえない。
（原告）
特許法１２０条の４第３項で準用する同法１２６条２項の新規事項の加入禁止要件は，設定登録時の明細書（乙１の８）及び図面に記載された事項又は該事項から直接的に導き出せる事項の範囲内の訂正である限り，適法である。そして，補正後の訂正事項(エ)は，設定登録時の明細書及び図面に記載された事項の範囲内で本件特許発明における保存手段の実施態様を明らかにしたものにすぎず，新規事項の追加に当たらない。
すなわち，設定登録時の明細書及び図面には，次のような記載がある。(ア)　「ＲＡＭ５には，大ヒットエリア５ａ，中ヒットエリア５ｂ，小ヒットエリア５ｃ，ヒットなしのエリア５ｄが用意されており，ヒットリクエストに応じてこれらのいずれかのエリアにフラグがセットされる。」（本件公報１１欄８行ないし１２行）


(イ)　第１４図のＲＡＭ５の概念図（中ヒットリクエストが数値『１』として該当エリアにフラグがセットされることを示す記載）(ウ)　「‥‥‥第３リールがストップすると，第２５図に示したフローチャートによる処理が実行される。すなわち，第３リールの停止により，窓に現われている全てのリールのシンボルマークが確定し，これで第１４図に示した各ＲＡＭエリアが全てのリールのシンボルマークが確定し，これで第１４図に示した各ＲＡＭエリアが全てのデータをもつことになる。そして，この時点で，‥‥‥入賞の場合にはそのゲーム開始時に得られていたヒットリクエストを減算」（本件公報１３欄４６行ないし１４欄３行）
(エ)　「ヒットリクエストが発生されながらも入賞なしとなった場合には，そのヒットリクエストが次回のゲームに持ち越され，再びこのヒットリクエストを用いてリールの停止制御が実行される」（本件公報１４欄２１ないし２４行）(オ)　第２５図（全リール停止後の入賞判定において，入賞か？の判断処理でＹＥＳの場合にはヒットリクエストを減算し，ＮＯの場合には記憶領域に格納されているヒットリクエストを減算せず，すなわち保存したままゲームを終了することを示すものが記載されている。）
被告は，設定登録時の明細書には，リクエストカウンタを使った保存手段が記載されていただけで，ＲＡＭ５を使った保存手段は記載されていなかった旨主張するが，ＲＡＭ５を使った保存手段は，上記(ア)に記載されていた。また，第２５図は減算処理を施す対象を特に限定していないものであって，第１１図と一対一で対応するわけではない。むしろ，リクエスト信号に応じて「１」を一時記憶領域に加算し，リクエスト信号に応じた入賞が得られた場合には「－１」の減算処理をし，当該数字が「０」にならない限り当該リクエストが次回ゲームに持ち越される保存手段が記載されている以上，一時記憶領域が，リクエストカウンタであるかＲＡＭ５であるかは重要な問題ではない。
よって，本件訂正は，適法であり，本件特許に１２３条１項８号の無効理由は存在しない。
イ　分割要件違反を前提とする進歩性欠如
（被告）
分割出願が認められるためには，①原特許出願願書の明細書又は図面中に二つ以上の発明が包含されていること，②分割出願の特許発明の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項の全てが，原特許出願願書の明細書又は図面中に，当業者においてこれを正確に理解し，かつ，容易に実施することができる程度に記載されていることが必要である。
本件特許出願は，元の特許出願の当初明細書中に全く記載されていない事項を特許請求の範囲とした分割出願であり，上記分割の要件の②を具備しない違法がある。
すなわち，昭和５８年の出願の際には，ヒットリクエストが発生した際に，その数値に－１の減算処理を行うことによってリクエストカウンタを０にし，それ以降は，当該ヒットリクエストが発生しても無効化するという方法によりヒットリクエストのペイアウト率を一定に保つ構成が開示されていた（乙１の１２。特開昭５９－１８６５８０号公報・５頁左下欄１７行ないし右下欄６行，第１１図，第５図，第２５図）ものの，フラグをそのままにすることによって，リクエスト信号を保存する構成の記載はなかった。当初明細書には，「ヒットリクエストが発生されながらも入賞なしとなった場合には，そのヒットリクエストを次回のゲームまで保存するようにすればよい。」（同公報９頁右下欄１８行ないし１０頁左上欄１行）旨の記載があるが，これ以上の説明はない。
したがって，本件出願は，分割要件を欠く出願であったから，出願日の遡及（特許法４４条２項）はなく，現実の出願日である平成２年１月２７日に出願されたものとして取り扱われるべきである。
そうすると，本件特許発明は，出願前の刊行物である特開昭５９－１８６５８０号公報（乙１の１２）に記載された発明に基づき，当業者が容易に想到することができた発明であるから，特許法２９条２項，１２３条１項２号により無効とされるべきことは明らかである。したがって，本件特許権に基づく権利行使は権利の濫用である。
すなわち，特開昭５９－１８６５８０号公報（乙１の１２）には，次のような発明が記載されている。
「スタートレバーの操作により回転駆動される複数のリールを備え，これらのリールが停止したときに表示窓に現われたシンボルマークの組み合わせで入賞の有無を表示するスロットマシンにおいて，１ゲームごとに乱数をサンプリングし，サンプリングされた乱数に対応して複数種類の入賞のうちのいずれかを決め，その入賞の種類に応じたヒットリクエスト信号を発生するリクエスト発生手段と，このヒットリクエスト信号に基づいてヒットリクエスト信号に対応した種類の入賞が得られるように前記リールを停止制御するリールストップ制御手段と，リールストップ制御手段によりリールが停止した後にリールの停止位置を読み取り，前記ヒットリクエスト信号に対応した種類の入賞が得られたか否かを判定する入賞判定手段と，前記ヒットリクエスト信号に対応した種類の入賞が得られないときに当該ヒットリクエスト信号を次回のゲームまで保存する手段とを備えたスロットマシン」上記発明と本件特許発明とは，リクエスト信号に対応した種類の入賞が得られないときに当該リクエスト信号を次回ゲームまで保存する手段が，入賞が得られたか否かの判定手段に基づいて制御されるか否かの点で相違があるに過ぎないが，入賞が得られたか否かの判定手段に基づいてリクエスト信号に対応した種類の入賞が得られないときに当該リクエスト信号を次回ゲームまで保存する手段を構築することは，当業者が容易に想到できることである。
（原告）
被告は，本件特許出願は，元の特許出願の当初明細書中に全く記載されていない，「ＲＡＭ５のフラグをそのままにすることによってリクエスト信号を保存する手段」を特許請求の範囲とした分割出願である旨主張する。しかし，当初明細書には，次の(ア)及び(イ)の記載があり，「フラグをそのままにすることによってリクエスト信号を保存する手段」が記載されていたというべきである。
(ア)　「ヒットリクエストに対応したシンボルが４コマずれの範囲内に存在しないこと等に起因しヒットリクエストを満足できないことがあり，その場合には設定された入賞確率の低下を生ずる。」（特開昭５９－１８６５８０号公報９頁右下欄１１ないし１８行）ことを改題として，「ヒットリクエストが発生されながらもゲーム開始時に得られていたヒットリクエストを次回のゲームまで保存する」（同公報同頁同欄１８行ないし１０頁左上欄１行）ことを解決手段とし，「入賞確率を適正化する」（同公報９頁右下欄１６行ないし１８行）効果を有することが記載されている。


(イ)　ヒットリクエストが大ヒット，中ヒット，小ヒット，ヒットリクエストなしの４種類発生し（同公報４頁右下欄１ないし５行），このヒットリクエストがセットアップされ（同公報７頁左上欄１２ないし１７行），第２リール停止後の第３リールのコードナンバーに応じた入賞の可能性，ないし第３リール停止後の入賞の結果を数値「１」というフラグとしてＲＡＭ領域に格納する（同公報第２１図のヒットフラグ，第１４図のＲＡＭ５）。
また，分割出願の特許請求の範囲には，当初明細書に記載されている事項のほか，当業者にとって自明な事項を記載することも許されるところ，本件特許の特許請求の範囲に記載された「ヒットリクエストを保存する手段」がマイコン上のＲＡＭ領域であることは，当業者はもちろんマイクロコンピュータの基礎知識を有するものであれば直ちに理解できる事項であるから，分割出願である本件特許出願の特許請求の範囲に「ＲＡＭ５のフラグをそのままにすることによってリクエスト信号を保存する手段」を記載することは何ら分割要件に違反するものではない。
ウ　小括
（被告）
以上のとおり，本件特許権は無効事由を有することが明らかであり，本件特許権に基づく権利行使は権利の濫用に当たり許されない。本件特許権については，平成１５年１１月１７日付で，本件特許権を無効とする旨の特許庁の審決（無効２００２－３５３９１，無効２００２－３５４４３）が成されている（乙７）。
第４　当裁判所の判断
１　争点１（被告構成ｂ②，③が構成要件Ｂ②，③を充足するか）について
(1)　被告構成ｂ②と構成要件Ｂ②の対比
被告構成ｂ②は，サンプリングされた擬似乱数と領域確率テーブルとを照合することにより，領域番号を決定するというものである。擬似乱数と参照される領域確率テーブルは，あらかじめ定められているものであるから（弁論の全趣旨），擬似乱数が定まれば領域番号は一義的に定まる。そうすると，「サンプリングされた擬似乱数と領域確率テーブルとを照合することにより，領域番号を決定する」という構成は，「サンプリングされた乱数に対応して領域番号を決定する」構成ということができる。
また，領域番号が定まれば領域番号データが一義的に定まり（被告構成ｂ③），領域番号データに応じて停止テーブル群が定まり，停止テーブル群にはリクエストする入賞が定められているから（被告構成ｃ）通常ゲームにおいても，内部当たり中ゲームにおいても，領域番号が定まれば複数種類の入賞のうちいずれかが定まるということができる（通常ゲームにおいて領域番号が，１のときはリプレイ役，２のときはチェリー役，３のときはスイカ役，４のときはベル役，５のときはＢＢ役，６のときはＲＢ役，０のときは外れと定まり，内部当たり中ゲームにおいて領域番号が１のときはリプレイ役，２のときはチェリー役，３のときはスイカ役，４のときはベル役，０のときはＢＢ役又はＲＢと定まる。）。この点，内部当たり中ゲームにおいては，領域番号が０の場合には，ＢＢとＲＢのいずれであるか決定しないかのようにも思われるが，当該ゲームがＢＢ内部当たり中ゲームであるのか，ＲＢ内部当たり中ゲームであるのかによって，ＢＢとＲＢのいずれであるかが決定され，各内部当たり中ゲームにおいて，領域番号が決定される段階では，いずれの内部当たり中ゲームであるかが定まっているのであるから，内部当たり中ゲームにおいても，領域番号が定まれば複数種類の入賞のうちいずれかが定まるというべきである。さらに，領域番号が０の場合には，内部当たり中ゲームと通常ゲームとで対応する入賞の種類が異なるが，各ゲームの領域番号が決定される段階では，当該ゲームが通常ゲームであるか内部当たり中ゲームであるかが定まっているのであるから，領域番号が０の場合であっても，「領域番号」が定まれば「複数種類の入賞のうちいずれかが定まる」というべきである。したがって，「サンプリングされた擬似乱数と領域確率テーブルとを照合することにより，領域番号を決定する」という構成は，「サンプリングされた乱数に対応して領域番号を決定している」構成ということができ，「領域番号」が定まれば「複数種類の入賞のうちいずれかが定まる」ということができるから，被告構成ｂ②「サンプリングされた擬似乱数と領域確率テーブルとの照合により，０ないし６の領域番号を決定し」は，構成要件Ｂ②「サンプリングされた乱数に対応して複数種類の入賞のうちいずれかを決め」に該当する。
(2)　被告構成ｂ③と構成要件Ｂ③の対比
ア　通常ゲーム中の構成について
被告構成ｂ③は，通常ゲームにおいては，被告構成ｂ②で決定された領域番号データをクジＣに格納する構成を有する。そして，クジＣに格納された領域番号データに応じて，当該領域番号に対応する種類の入賞が得られる可能性があり，それ以外の入賞図柄が揃わないように設定された停止テーブルが選択されるのであるから，クジＣに特定の領域番号データを格納することは，当該領域番号に対応する入賞が得られるようにリクエストする構成ということができる。したがって，被告構成ｂ③の「通常ゲーム中は，被告構成ｂ②で決定された領域番号データをクジＣに格納する」という構成部分は，構成要件Ｂ③の「その入賞の種類に応じたリクエスト信号を発生するリクエスト発生手段」ということができる。
イ　内部当たり中ゲームの構成について
内部当たり中ゲームにおいては，原告の主張するように，イントヒットにボーナスフラグ１ないし２が格納されている状態をもって，当該ボーナスフラグに対応する種類の入賞をリクエストしているということはできない。すなわち，内部当たり中ゲームにおいては，あらためてサンプリングされた乱数に応じて決定された領域番号が１，３，４の場合には，ボーナスフラグに対応した種類の入賞が得られる可能性のない停止テーブルが選択され，領域番号が２の場合には，遊技者の投入メダル枚数やストップボタン操作のタイミングによっては，ボーナスフラグに対応した種類の入賞ではなく，チェリー役の入賞が得られる可能性があり，それ以外の入賞図柄が揃わないように設定された停止テーブル群が選択されるのであるから，イントヒットに特定のボーナスフラグを格納することが，当該ボーナスフラグに対応する入賞が得られるようにリクエストする構成ということはできない。この点について，原告は，ボーナスフラグを保存する状態においては，当該ボーナスフラグに対応した入賞を得られやすいプログラムで処理していることをもってボーナスフラグに対応した種類の入賞をリクエストしているというべきであると主張する。
しかし，本件明細書の特許請求の特許請求の範囲には「リクエスト信号に基づいてリクエスト信号に対応した種類の入賞が得られるように前記リールを停止制御するリールストップ制御手段」と記載されている。また，本件明細書には次の(ア)ないし(エ)の記載がある。
(ア)　本件明細書の特許請求の範囲
「リクエスト信号に対応した種類の入賞が得られるように前記リール


を停止制御するリールストップ制御手段」
(イ)　本件明細書の詳細な説明における「発明の目的」の項（本件公報４欄１６行ないし２１行）
「サンプリングされた乱数によって入賞が予定されながら，リールが停止したときに予定いた（ママ）入賞が得られなかった場合でも，ペイアウト率に変動をきたさないようにしたスロットマシンを提供することを目的とする。」(ウ)本件明細書の詳細な説明における「作用」の項（本件公報４欄３９行ないし４２行）
「リクエスト信号を満足する入賞が得られない場合には，前記リクエスト信号は次回のゲーム以降に持ち越されるから，そのリクエスト信号を有効に生
かすことができる」
(エ)　本件明細書の詳細な説明における「実施例」の項（本件公報１４欄２１行ないし２５行）
「ヒットリクエストが発生されながらも入賞なしとなった場合には，そのヒットリクエストが次回のゲームに持ち越され，再びこのヒットリクエストを用いてリールの停止制御が実行されるから，ペイアウト率が変わることはない。」以上によれば，本件特許発明は，入賞を得られなかったリクエスト信号を次回ゲームの停止制御においても使用することによって，恒にリクエスト信号に従って停止制御する場合と比較して，ペイアウト率に変動をきたさないようにする発明であると解されるから，通常ゲームと比較して，イントヒットに格納されたボーナスフラグに対応した種類の入賞が得られやすいプログラムで処理するというだけでは，入賞を得られなかったリクエスト信号を次回ゲームの停止制御においても使用しているということはできず，このような構成をもって，ボーナスフラグに対応した種類の入賞をリクエストしているということはできない。なお，ＲＢ又はＢＢ内部当たり中用の停止テーブル群の選択を指示する信号が，イントヒットに格納されたボーナスフラグであるか，Ａレジスタで演算されたデータであるか争いがあるが，イントヒットに格納されたボーナスフラグとＡレジスタで演算されたデータは，１対１で対応するデータであって，この点がいずれであっても，上記結論に変わりはない。
ウ　小括
したがって，被告構成ｂ③「通常ゲーム中は，上記ｂ②で決定された領域番号データを，クジＣに格納し」の構成部分は，構成要件Ｃの「その入賞の種類に応じたリクエスト信号を発生するリクエスト発生手段」に該当するということができるが，被告構成ｂ③の「内部当たりゲーム中は，被告構成ｂ②で決定された領域番号データの数値をクジＣに格納する。この際，イントヒットには，ＢＢ内部当たり中のときはボーナスフラグ１が，ＲＢ内部当たり中のときはボーナスフラグ２を格納し」の構成部分が，構成要件Ｂ③の「その入賞の種類に応じたリクエスト信号を発生するリクエスト発生手段」に該当するという原告の主張は採用できない。(3)　以上によれば，被告構成ｂ②は，構成要件Ｂ②を充足するが，被告構成ｂ③は構成要件Ｂ③を充足しない。
２　争点２（被告構成ｃが構成要件Ｃを充足するか）
(1)　被告構成ｃにおいては，停止テーブル群にいかなる種類の入賞が得られるように停止制御するかが定められているから，当該ゲームにおいていかなる種類の入賞が得られるようにリールを停止制御しているかは，すなわち，いかなる停止テーブル群を選択しているかによることになる。
そこで，被告構成ｃにおいて，どのように停止テーブル群が選択されているかについて検討する。
(2)　通常ゲーム中の停止制御について
通常ゲームにおいては，原告がリクエスト信号であると主張するクジＣに格納された領域番号データに応じて，当該領域番号に対応する種類の入賞が得られる可能性があり，それ以外の入賞図柄が揃わないように設定された停止テーブル群が選択される。したがって，クジＣに格納された領域番号に対応した種類の入賞が得られるように停止制御されることになるから，上記構成をもって「リクエスト信号に対応した種類の入賞が得られるように前記リールを停止制御するリールストップ制御手段」ということができる。
(3)　内部当たり中ゲームの停止制御について
内部当たり中ゲームにおいては，原告がリクエスト信号であると主張するイントヒットに格納されたボーナスフラグ１ないし２に対応した種類の入賞が得られるように前記リールを停止制御しているということはできない。すなわち，内部当たり中ゲームにおいては，あらためてサンプリングされた乱数に応じて領域番号を決定し，クジＣに格納する。このようにしてクジＣに格納された領域番号データが１，３，４の場合には，このクジＣに格納された領域番号データに応じて，ボーナスフラグに対応した種類の入賞が得られる可能性のない停止テーブル群が選択され，領域番号データが２の場合には，チェリー役の入賞が得られる可能性があり，それ以外の入賞図柄が揃わないように設定された停止テーブルを含む停止テーブル群が選択されるのであるから，ボーナスフラグに対応した種類の入賞（ＢＢないしＲＢ）が得られるように停止制御しているとは言い難い。したがって，被告構成ｃの「クジＣに格納された領域番号データに基づいて，第２，１(5)ｃ記載の表に定められた停止テーブル群を選択し，遊技者の停止ボタン操作により，当該停止テーブル群の中から使用する一つの停止テーブルが選択され，当該停止テーブルの設定に従ってコマ数をずらしてリールを停止させる」構成は，構成要件Ｃの「リクエスト信号に対応した種類の入賞が得られるように前記リールを停止制御するリールストップ制御手段」と構成を異にする。この点について，原告は，内部当たり中ゲームにおいては，通常ゲームと比較して，イントヒットに格納されたボーナスフラグに対応した種類の入賞が得られやすいプログラムで処理していることをもって，構成要件Ｃの「リクエスト信号に基づいてリクエスト信号に対応した種類の入賞が得られるように前記リールを停止制御するリールストップ制御手段」を有するというべきであると主張するが，かかる主張が採用できないことは，前記１(2)イ記載のとおりである。
(4)　小括
以上によれば，被告構成ｃは，構成要件Ｃを充足しない。
３　争点３（被告構成ｅが構成要件Ｅを充足するか）
(1)　被告構成ｅは，該当する入賞が得られない場合に，イントヒットに格納されたボーナスフラグを次回ゲームまで保存する手段という構成である。しかし，前記１(2)記載のとおり，被告製品のボーナスフラグがこれに対応する種類の入賞をリクエストするリクエスト信号ということはできない以上，被告構成ｅ「ＢＢ又はＲＢ内部当たり中にもかかわらず，該当する入賞が得られなかった場合には，イントヒットに格納されたボーナスフラグをそのままにし」の構成が，構成要件Ｅの「前記リクエスト信号に対応した種類の入賞が得られないときに当該リクエスト信号を次回ゲームまで保存する手段」と同一の構成ということはできない。
(2)　よって，被告構成ｅは，構成要件Ｅを充足しない。
第５　結論
以上によれば，被告製品は，本件特許発明の構成要件Ｂ③，Ｃ，Ｅをいずれも充足しないから，本件特許発明の技術的範囲に属するものではない。したがって，その余の点について判断するまでもなく，原告の請求は理由がない。よって主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４６部


平成１３年(ワ)第７３３９号　損害賠償請求事件
口頭弁論終結日　平成１４年７月２２日
判　　　　決
原　　　　　　告　　　株式会社ハイパックシステム
訴訟代理人弁護士　　　赤木    明夫
被　　　　　　告　　　デンカポリマー株式会社
訴訟代理人弁護士　　　滝井    朋子
主　　　　文
１　被告は、原告に対し、金８２６３万６０００円及びこれに対する平成１３年８月３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２　原告のその余の請求を棄却する。
３　訴訟費用は、これを４分し、その１を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。
４　この判決は、第１項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
第１　請求
被告は、原告に対し、金３億円及びこれに対する平成１３年８月３日（訴状送達日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
本件は、「包装用トレー」の考案の実用新案権者であった原告が被告に対し、被告が包装用トレーを製造、販売することにより原告の実用新案権（仮保護の権利を含む。）を侵害し原告に損害を与えたと主張して、損害賠償を請求した事案である。
１　争いのない事実等（証拠の掲記のないものは当事者間に争いがない。）(1)　原告代表者は、次の実用新案権を有していた（以下「本件実用新案権」といい、その考案を「本件考案」という。）。本件実用新案権は、平成６年４月１１日をもって存続期間満了により消滅した。
ア　考案の名称　包装用トレー
イ　登録番号　第１７１２３２０号
ウ　出　願　日　昭和５４年４月１１日（実願昭５４－４８８６６号）エ　公　告　日　昭和６２年４月１７日（実公昭６２－１５１５５号）
オ　登　録　日　昭和６２年１２月２１日
カ　実用新案登録請求の範囲
「被包装物を盛付けしたトレーの上面にストレッチフィルムをオーバーラップして糊付面に接着させたのちトレーの周囲上縁の近傍でフィルムを切断して包装体を形成するために使用するトレーであって、平坦な底板と、上記底板の周囲から上方へ拡開傾斜して一体に延長された周壁と、上記周壁の上部外側面全周に形成された略垂直な接着剤塗布面とを具備し、上記トレーの接着剤塗布面を、多数個のトレーを重ね合わせたとき、各トレーの接着剤塗布面が露呈して連続した略垂直な面として柱状を呈する如く形成したことを特徴とする包装用トレー。」(2)　原告代表者は、原告に対し、本件考案について独占的通常実施権を設定していた（甲３、弁論の全趣旨）。
(3)　原告、被告及び原告代表者が代表取締役を務める株式会社東製作所（以下「東製作所」という。）は、昭和６０年５月、以下の内容の協定書を取り交わした（甲５、乙１。以下「本件協定」という。なお、本件でいう「本（ほん）しめじ」は、ブナシメジを含むものである。）。
ア　原告及び東製作所は、被告に対し、本件協定成立の日から被告の依頼する数量に対し遅延することなく生産し被告に対し安定供給することを確約する（第１条）。
イ　原告及び東製作所は、被告以外からの被告の類似品（本しめじノリ付トレー）の注文の生産に応じないこととする（第２条）。ウ　被告は本しめじノリ付作業の生産は行わないものとする（第３条）。エ　被告及び東製作所が業務状態の変動等の事情により被告の注文に応じがたい事情が発生したときには直ちにその旨を被告に報告するなど被告の販売に支障を生ぜしめぬよう協力する（第４条）。
(4)　被告が昭和６２年４月１７日から平成６年３月末日までの間に製造、販売した包装用トレーは、本件考案の技術的範囲に属するものであった。被告の製造に係るトレーは、「ほんしめじ」と刻印された長野県経済事業農業協同組合連合会（以下「長野県経済連」という。）向けのものと、その刻印のない長野県経済連以外向けのもの（品番：ＧＱ－４５）がある（以下、長野県経済連向けのトレーを「ほんしめじ刻印トレー」、長野県経済連向け以外のトレーを「ＧＱ－４５」といい、それらを合わせて「被告トレー」という。また、被告トレーのうち、原告ないし東製作所が糊付け加工したトレーを「協定内トレー」といい、それ以外のトレーを「協定外トレー」という。）。なお、「ＧＱ－４５」の主な納入先は、ホクト産業株式会社（以下「ホクト産業」という。）である。
２　争点
(1)　原告代表者は、被告に対し本件考案の実施を許諾していたか。
(2)　消滅時効
(3)　損害の発生及び額
(4)　過失相殺
第３　争点に関する当事者の主張
１　争点(1)（本件考案の実施許諾）について
〔被告の主張〕
(1)ア　本件協定について
(ア)　被告は、昭和５３年以降、長野県産しめじの包装材（三角トレー及びその改良トレー）を供給し、長野ノバフォーム株式会社（以下「ノバフォーム」という。）がほぼ一手にこれを販売する態勢ができあがっていた。しかし、しめじの包装にはできる限り密封した包装が望ましかったことから、昭和５５年春、本件の糊付けトレーを用いることとし、被告、ノバフォーム及び原告の間で、被告がトレーを供給し、原告が糊付けをし、ノバフォームがこれを販売するという合意が成立した。
(イ)　その後、しめじ包装の需要は急激に増加し、原告、被告及びノバフォーム三者の態勢は、主として糊付け能力が追いつかないために、ほとんど常に供給の滞りが生ずることとなった。
そこで、昭和６０年５月、被告及びノバフォームが一部資金を負担して、原告が分担する作業のため、糊付け機械の補充をすることとなり、これを機会として、本件協定を締結することとなった。
本件協定の意義は、下記の①～③の点にある。


①　しめじ糊付けトレー用のトレーは被告が供給し、原告（側）が糊付けをし、相互にそれ以外のルートではこれを行わない。②　既に成立していた被告を権利者とする三角トレー意匠権、権利未成立ではあるが出願中の本件実用新案権等、この共同事業に関係する権利については、権利化の際には相互に実施許諾する。
③　殊に原告（側）は納期遅れの生じない生産を確約し、これが困難な場合は直ちに被告に報告する。
イ　原告及び被告のその後のトレー製造の経緯について(ア)　その後も、この糊付けトレーの需要は爆発的に急増したが、それに伴い糊付け遅滞により供給が追いつかない納期遅れと、主として糊の不具合によるクレームとが一層増加した。
昭和６２年４月１７日に本件実用新案は出願公告となったが、原告は、平成元年２月、被告とノバフォームに対し、従来の約束及び本件協定の約定と異なり、自らトレーの成型も糊付けも単独で行いたい旨の申入れをした（乙４の２・３）（なお、原告は、この申入れ以前の昭和６０年ころから、既に被告に内密に本件協定に違反して自らトレーを成形し糊付けの上、ノバフォームを通じて販売していた。）。
原告がトレーの成形・糊付けを行いたいという申入れに対しては、結局三者の合意が成立しないまま、原告は平成元年９月からは公然とほしいままに従来の約束にも本件協定にも違反して、トレーの成形・糊付けをした製品「Ｍ－１０」を販売した。
(イ)　しかしながら、糊付けトレーの納期遅れ・供給不足が深刻な問題となり、糊付けトレーの製造販売は、日本ザンパック株式会社、株式会社コバヤシ（以下「コバヤシ」という。）などが参入し市場は乱戦となった。こうした状況の中、原告に対する糊付けの度重なる促進の申入れにもかかわらずその改善がなされなかったので、被告は、平成２年４月、やむにやまれず、糊付けのない協定外トレーをノバフォームに出荷し、同社がこれに糊付けして長野県経済連に供給した。ウ　被告による協定外トレー製造の事実に関する原告代表者の認識について(ア)　原告代表者は、平成２年６月には、被告とノバフォームの協定外トレーの製造行為を知り、その証拠である糊付けトレーを大量に回収して保存していた（乙４の５）。
なお、被告は、平成２年７月４日、上記協定上のトレー事業と並んで自ら単独で製造し糊付けしたトレーの販売をなすことの了解を求めたが（乙４の６）、原告代表者は、この被告の申入れに対してはその諾否の態度を明確にせず、他方において、自らトレー製造販売を継続していった。(イ)　さらに、原告は、平成５年７月ころ、150g用、200g用トレーに関し協定外で被告が糊付けした事実を把握した（乙４の１０）。原告が、被告による150g用、200g用の協定外トレー製造の事実を把握していたということは、被告が100g用の協定外トレーを製造しているであろうとの強い推測をしていたと解さざるを得ない。
(ウ)　原告は、昭和６０年から、被告が成形した多数の「ＧＱ－４５」の糊付けをしていたが、平成４年からはその数が極端に少なくなり、平成５年、平成６年にはその数がゼロになっている。
他方、原告トレー「Ｍ－１０」は、毎年極めて高い率で生産数が増加し、長野県産しめじの生産量も急増していたから、自己の製品「Ｍ－１０」を販売していた原告代表者は、この事実を知悉していたものというべきである。そうすると、被告が平成５年には協定内トレー（ＧＱ－４５）の糊付けの発注を止めてしまったのであるから、原告代表者は、遅くとも平成６年ころには、これに代わって被告が協定外の「ＧＱ－４５」（糊付け加工を原告に依頼しないもの）を販売しているであろうことは当然推測していたはずであり、現に知っていたと解される。
(エ)　しかも、原告代表者は、平成８年７月、被告の副社長を呼び出して、上記(ウ)の事実を指摘し、ホクト産業も被告とならんで権利侵害をなしていることとなるので、損害賠償請求訴訟を起こすと述べていたのであるから、原告代表者が被告による協定外トレー製造の事実を認識していたことは明らかである。原告代表者は、平成８年８月には、ノバフォームが被告製造の200g用、150g用、100g用糊付けトレーを販売していたことを認識していた（甲８の１、２、５）。
(2)　上記の事実経過に照らせば、以下のとおり、原告代表者は、被告に対し、本件考案の実施を許諾した事実が認められる。
ア　原告代表者は、被告及びノバフォームと共にしめじ包装用トレー製造販売の事業を開始した時から、両名に対しこれが権利化した際の実施を許諾していたものである。本件協定には、ノバフォームは参加しなかったものの、原告被告二者の間で、上記実施許諾を再度確認したものである。
イ　また、原告が、まず、昭和６０年からは協定相手である被告に内密に、そして、平成元年からは公然と、共同事業の約定及び本件協定に違反してトレー製造販売を行い、その後、被告が、平成２年から供給不足にたまりかねて同様にこの協定外のトレー製造をしたが、その直後に原告代表者がこれを知ってから後にも、原告被告間には依然として協定に従った糊付けトレー製造の協力関係が継続しており、しかもこの数が、協定外で原告被告が製造販売した数よりもはるかに多く、この関係が両者の中心的関係であった。この事実は、原告被告間には、本件実用新案権の実施許諾合意を含む協定関係が継続していて、これと併行して協定外で糊付けトレーを各自製造販売することを相互に黙認していたと解されるべきである。したがって、この黙認部分についても、被告については本件実用新案権についての実施許諾が存在していた。
〔原告の主張〕
(1)　原告代表者は、被告に対し協定外のトレーについて、本件考案の実施を許諾したことはない。このことは、被告が、原告代表者に対し、平成２年４月～７月に、「供給の安定化を確保する為、貴社より、実施権を譲り受け、当社でもノリ付けする件についても、御検討をお願いします。」との実施権がないことを前提とする内容の書簡を送付している（甲１９の５）ことからも明らかである。(2)　被告の主張に対し、次のとおり反論する。
ア　本件協定について
(ア)　被告は、本件協定の意義として、被告がトレー成形を行わないことが含まれていると主張する。


原告は、昭和６０年ころ、原告の生産能力が不足するようになり、被告に資金の一部（３００万円）を負担してもらい糊付け設備を増設した。被告としては、原告が、上記糊付け設備を利用して、他の同業メーカーのトレーの糊付けをすることは容認できないという意向があった。原告としては、トレーの糊付けの発注が確実になされ、上記設備を稼働しなければならないから、被告が原告以外に糊付けの注文を出さないでもらいたいという意向があった。
こうした意向を確認する趣旨で、本件協定を締結したものであり、原告が独自にトレーを成形することを禁じているものではない。原告は、そのことを本件協定の条項に加える予定であったが、被告がその必要はないと言うので、同条項は削除された。
(イ)　また、被告は、本件協定の意義として、トレー製造に係る共同事業に関係する権利については、権利化の際には、相互に実施許諾することが含まれていると主張するが、本件協定書のどこにもそのような記載はなく、全く事実に反する主張である。
ノバフォームは、原告に対し、平成２年から平成５年までの間に販売した150g用、200g用トレーの実施料を支払っており（甲１４）、この事実は、被告が三者態勢と主張するノバフォームに実施権がなかったことを示すものである。イ　原告及び被告のその後のトレー製造の経緯について原告は、５００ケース/日の糊付け能力を有しており、トレーの糊付けが遅滞した事実はない。
また、上記ア記載のとおり、本件協定では原告によるトレーの成形が禁じられてはいないから、原告による「Ｍ－１０」の成形が本件協定に反することを前提とする被告の主張は理由がない。
ウ　被告による協定外トレー製造の事実に関する原告代表者の認識について(ア)　原告代表者が平成２年６月に被告に対して送付した書面（乙４の５）は、被告がしいたけトレーを回収しているとの記載がされているものであって、ほんしめじトレーに関するものではない。
(イ)　原告代表者は、平成５年７月ころ、被告が150g用及び200g用の協定外トレー（ノバフォームが糊付けするもの）を成形していた事実は知っていたが、100g用トレーについては全く知らなかった。
しかも、ノバフォームによる100g用トレーの糊付け加工については、ノバフォーム自身が、平成８年８月１日付けの回答書において、不良品を再加工、補充しただけであり、糊を付けたことがないと弁解している（甲８の５）。(ウ)　被告は、従前原告が糊付けしていた「ＧＱ－４５」の数量が、平成４年からは極端に少なくなり、平成５年、平成６年にはその数がゼロになっているから、被告が協定外で「ＧＱ－４５」の糊付けをしていることを原告代表者が認識していたはずであると主張する。
しかし、原告代表者は、「ＧＱ－４５」はひらたけ用のトレーであると認識しており、「ＧＱ－４５」の糊付け数量が減少してきたことは、ひらたけの出荷が減少したことによるものと思っていたものであって、被告が協定外で「ＧＱ－４５」の糊付けをしていたことを認識していなかった。したがって、原告による「ＧＱ－４５」の糊付け数量が減少したとしても、そのことから、原告代表者が、被告による協定外の糊付けの事実を認識したことにはならない。
(エ)　原告代表者が、平成８年７月に、被告の副社長と面談したのは、被告が被告製造のトレーに糊付け加工してホクト産業に販売していたのではないかと疑っていたことから、事実を確かめた上で、事実であるならば、被告あるいはホクト産業に対し法的措置を講じなければならないと考えて、被告に連絡したことによるものである。
しかし、副社長は、原告代表者が事実を確かめるべくいろいろ聞いたものの、被告が糊付けしている事実を否定し、結局、被告が糊付けしていることを確信できるような事実は何も聞き出すことができなかった。(オ)　原告代表者が、被告による100g用の協定外トレーを製造販売していることを知ったのは、平成１１年７月に、ノバフォームからほんしめじトレー販売実績表（甲７）がＦＡＸで送られてきたことによるものであり、それ以前は知らなかった。
２　争点(2)（消滅時効の成否）について
〔被告の主張〕
協定外で、被告が糊付けトレーを製造販売するようになった平成２年４月以降は、本件考案の実施許諾がされていないと解すべきものであると仮定しても、本件実用新案権侵害は、その存続期間満了時である平成６年４月１１日に終了している。
上記争点(1)〔被告の主張〕(1)ウ記載のとおり、原告代表者は、平成２年６月（遅くとも平成５年、百歩譲っても平成８年）には、被告が協定外トレーを製造販売していたことを知っていたのであるから、被告に対する損害賠償請求権は本件実用新案権の消滅時から３年後の平成９年４月１０日の経過（遅くとも平成１１年の満了）をもって時効消滅した（民法７２４条）。
被告は、本訴において、上記消滅時効を援用する。
〔原告の主張〕
被告の消滅時効の主張は争う。
上記争点(1)〔原告の主張〕(2)ウ記載のとおり、原告代表者が被告による協定外トレーの製造販売の事実を知ったのは平成１１年７月であって、それまでは知らなかったから、消滅時効は完成していない。
３　争点(3)（損害の発生及び額）について
〔原告の主張〕


(1)　昭和６２年４月１７日から平成６年３月末日までの間の被告による協定外トレーの販売数量（１万個以下は切り捨て）は、下記のとおりである。ア　長野県経済連のほんしめじ向け　３億００７９万１９７０個この数量は、「長野県ブナシメジの生産推移（各年１月～１２月までの県推定値）」（甲１０）に記載の生産量（重量）を基に使用された100g用トレーの数量を算出し、この数量から、①原告の出荷伝票を基に集計した（甲１１）、被告がトレーを製造し被告が糊付け加工したもの（協定内トレー）及び原告がトレーを成形したもの（Ｍ－１０）の数量、②「しめじトレー取扱実績と平均販売単価について」と題する書面（甲１３）を基に集計した信越農材株式会社（以下「信越農材」という。）製造に係るトレーの数量、③長野県経済連の大阪弁護士会会長に宛てた回答書（甲１２）を基に集計したコバヤシの製造に係るトレーの数量、④「ほんしめじトレー販売実績表」と題するノバフォーム作成の書面（甲７）を基に集計した150g用及び200g用トレーの数量（各重量に応じて、１.５倍ないし２倍した数値）をそれぞれ差し引いて求めたものである。
イ　長野県経済連のひらたけ向け　５２１６万８９１７個この数量は、「ほんしめじトレー販売実績表」と題するノバフォーム作成の書面（甲７）の「５１号１９６０無地」の平成元年と平成２年の数量、平成３年～平成６年の「ＧＱ－４５」の数量、及び昭和６２年と昭和６３年については平成元年と同じ数量とみなして求めたものである。
ウ　長野県経済連以外のほんしめじ向け　２億５３２４万個この数量は、林野庁の作成に係る２００１年版「林業統計要覧」（甲２３）に記載されるブナシメジの全国生産量（重量）から、長野県及び三重県の生産量を差し引いて、これを100g用トレーの数量に換算して求めたものである。
エ　上記ア～ウの合計　５億１５３８万個
(2)　実用新案法２９条１項に基づく損害の算定
ア　原告のトレーの販売単価について
(ア)　原告が、被告の侵害品に換えて、原告製造に係る「Ｍ－１０」を、長野県経済連に直接販売した場合の販売単価は、３.６０円である。(イ)　また、原告が、長野県経済連の要請により、被告の侵害品に換えて、原告製造に係る「Ｍ－１０」を、ノバフォームあるいは他の代理店を通じて長野県経済連に販売した場合の販売単価は、３.２０円である。イ　原告が、トレー１個当たりに要する原価は次のとおり１.６６１円である。
(ア)　トレーの製造（合計：１.１２６円）
加工単価　０.１４６円
材料費　０.９８０円
(イ)　その他経費（合計：０.４０円）
梱包費　０.１９円
運送代　０.２１円
(ウ)　糊付け（合計：０.１３５円）
加工単価　０.１０５円
糊　代　０.０３０円
(エ)　上記(ア)～(ウ)の合計は１.６６１円となる。ウ　上記ア、イによれば、トレー１個当たりの原告の利益額は、１.９３９円（３.６０円－１.６６１円）、あるいは１.５３９円（３.２０円－１.６６１円）となる。
エ　そうすると、被告の侵害行為によって原告が被った損害は、９億９９３２万円（１.９３９円×５億１５３８万枚）、あるいは７億９３１６万円（１.５３９円×５億１５３８万枚）と推定される（実用新案法２９条１項）。
(3)　実用新案法２９条２項に基づく損害の算定
ア　被告のトレーの製造原価（(ア)～(オ)の合計：１.５６６円）
(ア)　外注加工費　０.２２円
(イ)　原料シート代　０.９３円
(ウ)　段ボール代　０.１１８円
(エ)　クラフトテープ他　０.０１２円
(オ)　営業運賃　０.２８６円
イ　被告のトレーの糊付原価（(ア)～(カ)の合計：０.６６８円）
(ア)　直接作業労務費　０.２４８円
(イ)　電力費　０.０２１円
(ウ)　糊代　０.２６７円
(エ)　ポリ、クラフトテープ　０.０４３円
(オ)　移送運賃　０.０１８円
(カ)　保管荷役費　０.０７１円
ウ　被告の糊付けトレーの製造原価は、２.２３４円（１.５６６円＋０.６６８円）となる。
被告の販売単価は、長野県経済連に対して３.６０円、その他の販売先に対して３.９０円程度であるから、被告が得る利益は、それぞれ１.３６６円（３.６０円－２.２３４円）、１.６６６円（３.９０円－２.２３４円）となる。エ　被告は、協定外トレーの販売により少なくとも１個当たり１.３６円の利益を得ており、これを５億１５３８万枚販売したことにより、合計７億００９１万円の利益を得た。
よって、被告の侵害行為によって原告が被った損害は、７億００９１万円と推定される（実用新案法２９条２項）。
オ　なお、被告が主張する利益額について、次のとおり反論する。
(ア)　トレー成形に係る費用について
ａ　直接作業労務費及び直接償却設備費を裏付ける証拠はない。ｂ　外注加工費は、算出の基礎となるショット数に誤りがある。ｃ　原料シート代は、原告提出の乙１２の添付資料１.④－２を基に算出すると、トレー１枚当たりの原料シート重量は３.５２ｇとなり、これを基に算出すべきである。
ｄ　荷役費を裏付ける証拠はない。
ｅ　営業費は算出過程に誤りがあり、また、原価を構成するとは思えない費目が多くある。
(イ)　トレーの糊付け加工に係る費用について
直接償却設備費、容器ロスを裏付ける資料はない。