しかし，審決は，（ⅱ）工程の出発物質であるシアノ体製造の際の４－メトキシ体の副生が記載されているので，それから製造されるＭＴＦＢＡにおいても４－メトキシ体の混入が考えられると述べたにとどまり，混合物であること，不純物が４－メトキシ体であることを断定したものではない。ウ　原告らは，融点が大きく異なり，何らかの物質との混合物であるとされる物質は，物質としては異なるものと判断するのが化学常識であるとし，混合物であることを認定しながら，本件生成物と本件発明の化合物とを同一物質と認定することは，それ自体で明白な誤りである，と主張する。
しかし，不純物を含む混合物であっても，純粋な化学物質の名称をもって呼ばれることもある。先願明細書の参考例１における「目的物」をＭＴＦＢＡと認定することは何ら化学常識に反することではない。
(2)原告らは，元素分析値に基づく組成を同一性の根拠とすることはできない，と主張する。
確かに，元素分析値は物質を構成する元素の比率を示すにすぎないものである。しかし，原料及び反応手段から予測される化学物質の計算値と，生成物の元素分析値とを比較することは，その予測される化学物質の生成を確認するための有効な手段である。
先願明細書の参考例１に記載された(ⅲ)工程におけるアミド体の加水分解についていえば，その元素分析値は，メトキシ基の脱離等の副反応を生起することなくカルボン酸が生成していることを教示するものである。(3)先願明細書には，抗菌剤として有用な新規なキノロンカルボン酸誘導体について記載されるとともに，その原料化合物である新規なキノロンカルボン酸（ＤＦＱ）の製造方法として参考例１及び２が記載されている。先願明細書及び訂正明細書の両者に記載されたＤＦＱ及びそのエチルエステルの物性等は一致しているということができ，これにより，先願明細書の参考例１及び２の製造方法においてＤＦＱ及びそのエチルエステルが製造されたということができる。一連の合成経路に沿って目的物を製造する場合，その途中の化合物が製造できなければ最終段階にまで到達し得ないのであるから，先願明細書記載の合成経路においても，途中段階の化合物であるＭＴＦＢＡが実際に製造されたものであることは明らかである。
原告らは，実際のＭＴＦＢＡと融点が異なる物質を原料として，数工程を経てＤＦＱが最終的に得られたとすれば，そのように最終的に得られたＤＦＱの融点等の特性も，本願明細書に記載されたＤＦＱの真の値と一致しないはずであり，出発物質としてのＭＴＦＢＡの物性が異なりながら，最終生成物のＤＦＱの物性が一致するなどということは，極めて不自然である，と主張する。先願明細書の参考例２には，ＭＴＦＢＡから５工程を経てＤＦＱを製造する方法が記載されている。そこでは，酸クロライドを製造する工程で蒸留による精製が，シクロプロピルアミノアクリル酸エチルを製造する工程でカラムクロマトによる精製が，さらに，キノリンカルボン酸エチルを製造する工程で再結晶によるによる精製が，それぞれ行われている。
このように精製工程を繰り返し行えば，原料として多少の不純物が含まれているとしても，少量成分である不純物が最終的に取り除かれることは技術的にみて当然のことであり，最終生成物のＤＦＱの物性が一致することは，何ら常識に反するものではない。
２　取消事由２（先願明細書にＭＴＦＢＡの合成のための中間体を製造することができるように記載されているとした誤り）について
(1)原告らは，シアノ体からアミド体への加水分解において濃硫酸を用いるのは技術常識などではないと主張し，その根拠として高濃度の酸を用いるものではない加水分解について記載する文献（甲第１０，第１２号証）を挙げる。しかし，高濃度の酸を用いずにニトリルを加水分解をする反応が知られているとしても，これらの反応は，初め高濃度の酸を用いて反応を試みたところ好ましい結果が得られなかったことから，より穏和な反応条件を求めて試行錯誤を繰り返した結果，採用されるに至ったものである。上記各文献は，結果として高濃度の酸を使用しない反応について述べるものではあるものの，ニトリルの加水分解反応の第一の選択肢は，高濃度の酸を用いることであることをも示しているのである。しかも，上記各文献からは，８０％より多少低くした濃度の硫酸（６５％，７０％）で反応することがあることが認められるにとどまり，３０％にも満たない濃度の硫酸によりニトリルの加水分解を行うことが技術常識であることを導き出すことはできない。
先願明細書の参考例１を追試して目的の反応が生起しないとしても，技術常識をもってすれば，当業者は，「濃硫酸８．５ｍｌ及び水４０ｍｌを加え」という記載が適切でないことを判断することができるから，先願明細書からアミド体を製造することが当業者にとって可能であるということができるのである。(2)原告らは，審決が中間体のアミド体の融点を確認データとすることができると述べたのは，ＭＴＦＢＡが「混合物」であるとの認定と明らかに矛盾している，と主張する。
審決が，アミド体生成物の融点の記載を確認データとしつつ，過度の実験を要することなくそのアミド体を製造することができる旨を述べたのは，参考例１に記載された（ⅱ）工程の追試において，高濃度硫酸を使用することによりアミド体が得られたことが確認できる，すなわち，参考例１のプロセスで反応が進行していることを確認できる，とするものである。
参考例１のプロセスで生成されるアミド体が４－メトシキ体を含むものであるとしても，その追試においては，アミド体が生成されればよいのであるから，この融点の記載が確認データとなるのである。
審決が上記のように述べたことは，ＭＴＦＢＡが「混合物」であるとの認定とは何ら矛盾しない。
(3)先願発明について，原告らが，発明が完成されたものとして必要であると主張する要件を検証する。
ア　反復実施可能性について
先願明細書の参考例１には，ＭＴＦＢＡの製造について，(ⅲ)工程が記載されている。アミド体が酸により加水分解されてカルボン酸になるのはよく知られた反応であり，また，この反応において原料となるアミド体は，当時の技術常識を考慮すればシアノ体に高濃度の硫酸を作用させることにより製造できるものである。
したがって，先願発明は，先願明細書の記載及び当時の技術水準に基づき，当業者において反復実施可能なものである。
イ　客観性について


先願明細書には，ＭＴＦＢＡの製造の裏付けとなる実験結果として，生成物の性状（無色針状晶），融点，元素分析値が記載されており，十分に客観性がある。
１，２，３，４－テトラフルオロベンゼンを出発原料として先願明細書の参考例１の合成経路をたどれば，先願明細書に記載された融点を示すはずであり，ＭＴＦＢＡ生成の客観性ある裏付けとなり得るのである。
ウ　具体性について
先願明細書には，化合物名３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロ安息香酸をもって特定されており，構成が具体的に記載されている。以上のとおり，先願発明は，上記三つの要件を満足するから，先願明細書における３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロ安息香酸は，「完成された発明」であり，訂正発明と対比すれば，同一であることが明らかである。なお，ＭＴＦＢＡの製造原料となるアミド体については，その製造の実施可能性を「そこに記載された製法に従って実施できる」かどうか厳密に検討する必要はなく，１，２，３，４－テトラフルオロベンゼンを出発原料としてアミド体を製造することが，先願明細書の記載から出願当時の技術常識を考慮して当業者に実施可能であると判断されれば十分である。
(4)原告らは，審決が誤記を訂正して解釈できる範囲について判断しなかったのは，判断を遺脱し，法令の解釈を誤っている，と主張する。原告らのいう「誤記」とは，（ⅱ）工程における「濃硫酸８．５ｍｌ及び水４０ｍｌ」の記載のことであると考えられる。しかし，審決は，訂正発明と対比すべきＭＴＦＢＡの発明を認定するに当たり，この不適切な記載の訂正について，何の判断もしていない。
ＭＴＦＢＡの原料であるアミド体の製造については，これは，１，２，３，４－テトラフルオロベンゼンを出発原料として，１－ブロモ－３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロベンゼン，シアノ体を経て製造することが実施可能で，ＭＴＦＢＡの製造に当たり入手可能であると当業者が判断することができれば十分であり，技術常識からすればシアノ体に高濃度の硫酸を作用させればアミド体が生成することは明らかであるから，不適切な記載についてどのように訂正すべきかを判断する必要性は全くない。
(5)原告らは，先願明細書には，化合物を実際に製造するに当たり極めて重要な部分において事実に反する記載が複数存在し，このような重要な部分において誤っている結果，産業の発展に何ら資することのない先願明細書によって，正しい技術を初めて世に開示した後願を排除することは，特許法第２９条の２の趣旨に反する，と主張する。しかし，先願明細書中，事実に反する記載は，「濃硫酸８．５ｍｌ及び水４０ｍｌ」との記載だけである。ＭＴＦＢＡの融点の相違については，先願明細書の参考例１の工程をたどればＭＴＦＢＡの融点は参考例１の数値を示すはずであり，事実に反するものではない。
先願明細書には，上記のような不適切な記載はあるものの，参考例１には，１，２，３，４－テトラフルオロベンゼンから出発してシアノ体，アミド体を経てＭＴＦＢＡを製造する方法が，参考例２には，ＭＴＦＢＡから幾つかの化合物を経てＤＦＱさらにはそのエステルを製造する方法が，具体的な反応手段とともに記載されている。また，それぞれの生成物には，その性状，沸点，融点若しくは元素分析値が記載されている。
そうしてみると，先願明細書は，部分的に不適切な記載はあるとしても，１，２，３，４－テトラフルオロベンゼンから一連の工程を経てＤＦＱを製造する方法の発明，及び，中間に生成するそれぞれの化合物の発明を公表するものであり，産業の発展に十分寄与するといい得るものである。これに対して，訂正発明は，ＭＴＦＢＡの発明であり，新しい技術を何ら公開するものではない。このような発明が特許を受けることができないことは，特許法第２９条の２の趣旨からして当然である。原告らの主張は理由がない。
第５　当裁判所の判断
１　訂正明細書の記載について
訂正明細書には，ＭＴＦＢＡ及びＤＦＱの製造について，次の記載がある
（甲第２号証の２）
ア「［実施例１］
３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロベンゾニトリル（判決注・シアノ体）（ＸＸＸＩＩｂ）の合成
【化１２】
FF
OCH3
CN
参考例１で得た３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロアニリン(ＸＸＸＩＩａ）１．０１ｇ（０．００５６モル）を酢酸３ml，水２.５ml，濃硫酸１．６８ｇ（０．０１６８モル）の混液に溶解し，０℃に冷却後，亜硝酸ナトリウム０．４６ｇ（０．００６６モル）を含む水溶液１mlを撹拌下，０－３℃で滴下した。滴下終了後，同温度で３０分間撹拌し，ジアゾニウム塩溶液を得た。一方，硝酸銅５水和物１．８０ｇ（０．００７２モル）を水１０ｍｌに溶解し，これにシアン化カリウム１．９５ｇ（０．０３モル）を含む水溶液５ｍｌを攪拌下２０℃以下で滴下，得られた褐色透明溶液に炭酸水素ナトリウム４．０２ｇ（０．０４８モル）を添加後，ベンゼン３０ｍｌを添加した。この２層になった溶液に，激しく攪拌しつつ前記のジアゾニウム塩溶液を３０～４５℃で滴下し，滴下終了後，反応混液を６５℃まで加熱した。室温に冷却後，ベンゼン層を分取し，水洗，乾燥後，減圧留去し，残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（溶媒；トルエン）に付し，３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロベンゾニトリル（判決注・シアノ体）（ＸＸＸＩＩｂ）０．７７ｇを赤色油状物として得た。
ＩＲスペクトル（フイルム法，νmaxcm-1
）：2250，1620，1500，1480，1120，1080」（甲第４号証段落【００７６】～【０
０８１】）
イ「［実施例２］
３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロ安息香酸（判決注・ＭＴＦＢＡ）（ＸＸＸＩＩｄ）の合成
【化１３】
FF


OCH3
COOH
実施例１で得た３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロベンゾニトリル（判決注・シアノ体）（ＸＸＸＩＩｂ）１．２４ｇ（０．００７モル）に濃硫酸５ｍｌと水１．２ｍｌを添加し，１００－１４０℃で３０分間加熱後，氷水に注加し，酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水洗し乾燥後，減圧乾固し，３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロベンズアミド（判決注・アミド体）（ＸＸＸＩＩｃ）１．１０ｇを淡褐色粉末として得た。
融点１３１－１３３℃
ＭＳスペクトル：ｍ／ｅ　２０５（Ｍ＋），１８９（Ｍ＋－ＮＨ２）上記のようにして得た３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロベンズアミド（判決注・アミド体）（ＸＸＸＩＩｃ）４６．４ｇ（０．２２６モル）を水９００ｍｌに懸濁し，１Ｎ水酸化ナトリウム２２６ｍｌ（０．２２６モル）を加えて攪拌下２時間加熱還流して加水分解した。室温にまで放冷後，酢酸エチルで抽出して未反応物を除去し，水層を塩酸で酸性とした。析出する結晶を酢酸エチルで抽出，有機層を水洗し乾燥後，減圧留去して３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロ安息香酸（判決注・ＭＴＦＢＡ）（ＸＸＸＩＩｄ）３７．１ｇを無色針状結晶として得た。
融点１１５－１１７℃
ＭＳスペクトル：ｍ／ｅ　２０６（Ｍ
＋），１８９（Ｍ＋－ＯＨ），１６
１（Ｍ＋－ＣＯＯＨ）
ＮＭＲスペクトル（ＣＤＣｌ３，δ）；４．０９（３Ｈ，ｓ，ＯＣＨ３），７．５０－７．６２（１Ｈ，ｍ，ａｒｏｍＨ），８．０－１０．０（１Ｈ，ｂｒ，ＣＯＯＨ）」（同号証段落【００８１】～【００８５】）
ウ「［参考例２］」
１－シクロプロピル－６，７－ジフルオロ－８－メトキシ－１，４－ジヒドロ－４－オキソキノリン－３－カルボン酸エチルエステル（ＸＸＸＩＩＩａ，Ｒ１２＝エチル）（判決注・ＤＦＱのエチルエステル）の合成
【化１４】
OCH3
NFO
COOC2H5
実施例２で得た３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロ安息香酸（判決注・ＭＴＦＢＡ）（ＸＸＸＩＩｄ）１．１４ｇ（０．００５５モル）を乾燥ベンゼン１０ｍｌに溶解し，塩化チオニル５ｍｌを加えて１時間加熱還流した。反応後，ベンゼンおよび過剰の塩化チオニル５ｍｌを加えて１時間加熱還流した。反応後，ベンゼンおよび過剰の塩化チオニルを完全に留去し，３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロ安息香酸クロリド（ＸＸＶＩＩ´）を得た。一方，マグネシウムエトキシド０．６８ｇ（０．００６モル）とマロン酸ジエチルエステル０．９６ｇ（０．００６モル）を無水ジエチルエーテル１５ｍｌ中，１時間加熱還流することによって，エトキシマグネシウムマロン酸ジエチルエステルのジエチルエーテル懸濁液を得た。これを攪拌下，室温で，上記の酸クロリドをジエチルエーテル１０ｍｌに溶解した液を滴下し，更に室温で１時間攪拌した。反応終了後，１Ｎ塩酸を加えて酸性とし，酢酸エチルで抽出し，酢酸エチル層を水洗，乾燥後，減圧乾固し，３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロベンゾイルマロン酸ジエチルエステル（ＸＸＶＩＩ´；Ｒ１２＝エチル）１．８ｇを褐色油状物として得た。
これをジオキサン３０ｍｌに溶解，触媒量のｐ－トルエンスルホン酸を加え，２０時間加熱還流し，溶媒を減圧留去，残渣を酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を炭酸水素ナトリウム水溶液，次いで水で洗い，乾燥後，減圧乾固して，３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロベンゾイル酢酸エチルエステル（ＸＸＩＸ；Ｒ１２＝エチル）１．４５ｇを淡褐色油状物として得た。ＭＳスペクトル：ｍ／ｅ　２７６（Ｍ＋），１８９（Ｍ＋－ＣＨ２ＣＯＯＣ２Ｈ５），１６１（Ｍ＋－ＣＯＣＨ２ＣＯＯＣ２Ｈ５）このようにして得られた３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロベン
ゾイル酢酸エチルエステル（ＸＸＩＸ；Ｒ
１２＝エチル）１．４０ｇ（０．００５モ
ル）に無水酢酸３．５ｍｌとオルトギ酸エチル１．１ｍｌを添加し，１時間加熱還流後，減圧濃縮した。残渣をジクロルメタン１０ｍｌに溶解し，氷冷，攪拌下，シクロプロピルアミン０．３８ｇ（０．００６モル）を滴下，更に３０分間攪拌した。溶媒を減圧留去し，残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（溶媒；トルエン－酢酸エチルの９：１混合液）に付し，３－シクロプロピルアミノ－２－（３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロベンゾイル）アクリル酸エチルエステル（ＸＸＸＩ´；Ｒ１２＝エチル）１．２３ｇを淡褐色油状物として得た。ＭＳスペクトル；ｍ／ｅ　３４３（Ｍ
＋），１８９（Ｍ＋－Ｐｒｃ－ＮＨ－
ＣＨ－Ｃ（ＣＯ２Ｅｔ））（Ｐｒｃ：シクロプロピルを示す）次いでこの３－シクロプロピルアミノ－２－（３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロベンゾイル）アクリル酸エチルエステル（ＸＸＸＩ´；Ｒ
１２＝エ


チル）１．２０ｇ（０．００３５モル）を無水テトラヒドロフラン３０ｍｌに溶解し，６０％水素化ナトリウム１５０ｍｇ（０．００３５モル）を加え室温で３０分間攪拌し，１Ｎ塩酸で酸性とした後，酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水洗，乾燥後，減圧濃縮し，１－シクロプロピル－６，７－ジフルオロ－８－メトキシ－１，４－ジヒドロ－４－オキソキノリン－３－カルボン酸エチルエステル（判決注・ＤＦＱのエチルエステル）（ＸＸＸＩＩＩａ；Ｒ１２＝エチル）０．８３ｇを無色針状結晶として得た。
融点１８０－１８２℃
ＭＳスペクトル：ｍ／ｅ　３２３（Ｍ＋），２５１（Ｍ＋－ＣＯ２Ｅｔ），４１（Ｃ３Ｈ５＋）」（段落【００８５】～【００９２】）
エ「［参考例３］
１－シクロプロピル－６，７－ジフルオロ－８－メトキシ－１，４－ジヒドロ－４－オキソキノリン－３－カルボン酸（判決注・ＤＦＱ）（ＸＸＸＩＩＩｂ）の合成
【化１５】
OCH3
NFO
COOH
参考例２で得られた１－シクロプロピル－６，７－ジフルオロ－８－メトキシ－１，４－ジヒドロ－４－オキソキノリン－３－カルボン酸エチルエステル（判決注・ＤＦＱのエチルエステル）（ＸＸＸＩＩＩａ；Ｒ１２＝エチル）０．４８ｇ（０．００１５モル）をメタノール２０ｍｌに溶解し，４％（Ｗ／Ｖ）水酸化ナトリウム水溶液１０ｍｌを添加して室温で５時間放置した後，濃塩酸で酸性とし析出する結晶を濾集して，１－シクロプロピル－６，７－ジフルオロ－８－メトキシ－１，４－ジヒドロ－４－オキソキノリン－３－カルボン酸（判決注・ＤＦＱ）（ＸＸＸＩＩＩｂ）０．３４ｇを無色粉末状結晶として得た。
融点１８４－１８５℃
ＭＳスペクトル：ｍ／ｅ　２９５（Ｍ＋），２５１（Ｍ＋－ＣＯ２）元素分析値％（Ｃ１４Ｈ１１Ｆ２ＮＯ４として）理論値　Ｃ，５６．９５；Ｈ，３．７６；Ｎ，４．７５　分析値　Ｃ，５６．９０；Ｈ，３．８４；Ｎ，４．
５６」（【００９２】～【００９５】）
２　先願明細書の記載について
先願明細書には，ＭＴＦＢＡ及びＤＦＱの製造について，次の記載がある
（甲第４号証）
ア「参考例１
３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロ安息香酸（判決注・ＭＴＦＢＡ）の合成
１，２，３，４－テトラフルオロベンゼン５０ｇをバードンらの方法［テトラヘドロン２２　２５４１（１９６６）］に準じてブロム化及びメトキシ化を行ない無色油状の１－ブロモ－３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロベンゼンを２２．２１ｇ得た。
得られた油状物２２ｇの無水Ｎ－メチル－２－ピロリドン３７ｍｌ溶液を耐圧管に仕込みシアン化第一銅１０ｇを加え１４０～１５０℃で４．５時間加熱した。冷後反応液に塩化第二鉄・６水和物４４ｇ及び濃塩酸１１ｍｌの水溶液６０ｍｌを加え，５０～６０℃に加温し２０分間攪拌した。反応液をエーテルで抽出し，有機層は希塩酸水溶液で洗浄後水洗し，さらに飽和食塩水で洗浄した。芒硝乾燥後濃縮し，残渣を減圧蒸留して無色油状の３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロベンゾニトリル（判決注・シアノ体）を１４．２５ｇ得た。沸点９４℃／８ｍ
ｍＨｇ
（判決注・（ⅰ）工程）
得られた油状物１４．２ｇに濃硫酸８．５ｍｌ及び水４０ｍｌを加え１１０℃で１時間攪拌した。冷後反応液を氷水５０ｍｌ中に注ぎ析出晶を　取して水洗し，得られた結晶を塩化メチレン－ｎ－ヘキサン混液から再結晶して白色針状晶の３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロベンツアミド（判決注・アミド体）を１１．５９ｇ得た。融点１３０～１３３℃
（判決注・（ⅱ）工程）
次いで，この結晶に１８規定硫酸１５０ｍｌを加え３．５時間１００℃に加熱した。冷後水４００ｍｌを加え析出晶を　取し，得られた結晶をｎ－ヘキサンより再結晶して無色針状晶の目的物（判決注・ＭＴＦＢＡ）を９．６１ｇ得た。
融点９８～１０１℃
元素分析値：Ｃ８　Ｈ５　Ｆ３　Ｏ３
計算値：Ｃ；４６．６２，　Ｈ；２．４５
分析値：Ｃ；４６．６８，　Ｈ；２．４８
（判決注・（ⅲ）工程）」（甲第４号証１１頁右上欄１２行～右下欄６行）
イ「参考例２」


１－シクロプロピル－６，７－ジフルオロ－１，４－ジヒドロ－８－メトキシ－４－オキソ－３－キノリンカルボン酸（判決注・ＤＦＱ）の合成３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロ安息香酸（判決注・ＭＴＦＢＡ）９．４ｇに塩化チオニル５０ｍｌを加え３時間還流した。塩化チオニルを留去後残渣を減圧蒸留して黄色油状の３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロベンゾイルクロライド８．８６ｇを得た。沸点１０８～１１２℃／２０ｍｍＨｇマグネシウムエトキサイド５．９ｇにマロン酸ジエチル７ｇの無水トルエン３５ｍｌ溶液を滴下し５０～６０℃で２時間加温した。次に－１０℃に冷却後先の酸クロライド８．８６ｇの無水トルエン１０ｍｌ溶液を１５分間で滴下した。－５℃～０℃で１時間攪拌後濃硫酸８ｍｌを含む氷水３０ｍｌを加えトルエン層を分取した。有機層は飽和食塩水で洗浄後無水芒硝で乾燥して濃縮し，かっ色油状のジエチル－３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロベンゾイルマロネート１３．６４ｇを得た。
得られた油状物１３．５５ｇに水２０ｍｌ及びｐ－トルエンスルホン酸１４ｍｇを加え９時間還流した。冷後反応液を塩化メチレンで抽出し，有機層を７％炭酸水素ナトリウムで洗い，次いで飽和食塩水で洗った。有機層を無水芒硝で乾燥後濃縮し黄色油状の３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロベンゾイル酢酸エチルを１０．２９ｇ得た。
得られた酢酸エチル体９．７９ｇに無水酢酸９．６ｇ及びオルトギ酸エチル８．４ｇを加え，３時間還流した。更に無水酢酸３．２ｇ及びオルトギ酸エチル８．８ｇを追加し８時間還流した。反応液を濃縮し茶かっ色油状の２－（３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロベンゾイル）－３－エトキシアクリル酸エチルを９．７３ｇ得た。
得られた油状物９．７３ｇをエタノール２０ｍｌに溶かし氷冷下シクロプロピルアミン２．０ｇを滴下した。室温で２時間攪拌後濃縮し残渣をシリカゲルカラムクロマト［溶媒：ｎ－ヘキサン：酢酸エチル＝５：１］で精製をおこない黄白色結晶の２－（３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロベンゾイル）－３－シクロプロピルアミノアクリル酸エチルを７．５２ｇ得た。
融点５６～５８℃
元素分析値：Ｃ１６　Ｈ１６　Ｆ３　Ｎ　Ｏ４
計算値：Ｃ；５５．９８，Ｈ；４．７０，Ｎ；４．０８分析値：Ｃ；５６．０７，Ｈ；４．６６，Ｎ；４．０７得られた結晶６．６８ｇを無水ジメチルホルムアミド２６ｍｌに溶かし，フッ化ナトリウム１．３１ｇを加え５時間還流した。冷後反応液を氷水１００ｍｌ中に注ぎ，析出晶を　取して水洗し，これを酢酸エチルから再結晶して無色針状晶の１－シクロプロピル－６，７－ジフルオロ－１，４－ジヒドロ－８－メトキシ－４－オキソ－３－キノリンカルボン酸エチル（判決注・ＤＦＱのエチルエステル）を４．５３ｇ得た。
融点１７８～１８０℃
元素分析値：Ｃ１６　Ｈ１５　Ｆ２　Ｎ　Ｏ４
計算値：Ｃ；５９．４４，Ｈ；４．６８，Ｎ；４．３３分析値：Ｃ；５９．３４，Ｈ；４．５９，Ｎ；４．３３次いで，この結晶４．５ｇに酢酸３０ｍｌ，濃硫酸４ｍｌ及び水２２ｍｌの混液を加え１時間還流した。冷後氷水１００ｍｌを加えて析出晶を　取し，水洗後乾燥して無色粉末の目的物（判決注・ＤＦＱ）を４ｇ得た。
融点１８５～１８６℃
元素分析値：Ｃ１４　Ｈ１１　Ｆ２　Ｎ　Ｏ４
計算値：Ｃ；５６．９５，Ｈ；３．７６，Ｎ；４．７４分析値：Ｃ；５９．６８，Ｈ；３．７０，Ｎ；４．７４」（甲第４号証１１頁右下欄７行～１２頁左下欄１２行）
３　取消事由１（先願明細書の参考例１に記載された物質がＭＴＦＢＡであるとした誤り）について


(1)審決は，「上記のようにアミド体が（ⅱ）工程により製造でき，アミド体が酸により加水分解されカルボン酸になることは，先願の出願時において技術常識ともいえる事項であること（例えば，「化学大事典　第３巻」，第８８４～８８５頁，「酸アミド」の項参照）を考慮すれば，（ⅱ）工程で得られたアミド体に（ⅲ）工程において１８規定硫酸を作用させて生成する無色針状結晶は，本件化合物である３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロ安息香酸（ＭＴＦＢＡ）であるといえる。そして，元素分析値に基づく組成も，（ⅲ）工程の生成物がＭＴＦＢＡであることを支持している。ただ，（ⅲ）工程の生成物（判決注・本件生成物）の融点が９８～１０１℃であり，本件特許の請求項１のＭＴＦＢＡの融点１１５～１１７℃と相違するが，（ⅲ）工程の原料，処理手段，元素分析値を考慮すれば，生成物はＭＴＦＢＡでしかあり得ない。また，先に述べたように，このカルボン酸を原料として，先願明細書及び本件特許明細書のいずれにおいても，同様の反応により同一の化合物であるＤＦＱ及びそのエチルエステルを得ていることからも，融点の相違はあるとしても，（ⅲ）工程の生成物は，ＭＴＦＢＡであるといえる。そうしてみると，先願明細書に記載されるＭＴＦＢＡは，「出願時の技術常識を参酌しても，当該化学物質を製造することが当業者にとって可能であるとはいえないとき・・・に該当しないので，先願明細書に記載された発明であり，依然として本件特許発明は，先願明細書に記載された発明と同一であるというべきである。」（審決書８頁２０行～９頁１行）と認定判断した。
原告らは，本件生成物は，融点が真のＭＴＦＢＡの融点と異なるため，ＭＴＦＢＡであるとすることはできないから，先願発明は，特許法２９条の２に基づき訂正発明を排除する効力を有しない，と主張する。
(2)特許法２９条の２は，特許出願に係る発明が，当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であって，当該特許出願後に特許掲載公報，実用新案掲載公報の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明又は考案と同一であるときは，その発明については，特許を受けることができない，と規定している。
訂正発明が物の発明であることは明らかであり，審決は，物の発明である訂正発明との同一性を判断するに当たって，これと対比されるべきもの（先願発明）として，先願明細書において（ⅲ）工程の目的物質，すなわち，同工程によって得られる物質として開示された物質（本件生成物。同明細書においては，これは，３－メトキシ－２，４，５－トリフルオロ安息香酸（ＭＴＦＢＡ）であるものとされている。）を挙げていることが明らかである。
訂正発明が物の発明であり，しかも，物の特定に当たり，当該物の製造工程や分析結果を用いることをするものではない以上，先願明細書の（ⅲ）工程の目的物質（本件生成物）を製造するための工程及び同工程によって得られた目的物質の分析結果自体は，本来，上記物質（本件生成物）を訂正発明との関係において特許法２９条の２の規定する先願発明とするために必要不可欠なものというわけではなく，当業者が先願の願書に最初に添付された明細書等に記載された技術事項を理解し，これを実施することが可能であることを示すために，必要とされる場合があり得るにすぎないものということができる。
そうである以上，先願明細書には，当業者が，先願発明がそこに示されていること，及び，それが実施可能であることを理解し得る程度に記載されていれば十分であって，それを超えて，少しの誤りもなく完璧に記載されていることが要求されるものではないことは，いうまでもないところというべきである。(3)上記１，２で認定した訂正明細書及び先願明細書の記載によれば，次のことが明らかである。
①　訂正明細書に記載された工程においても先願明細書に記載された工程においても，アミド体を原料として，これを酸により加水分解することにより目的物質を得ている（弁論の全趣旨によれば，アミド体が酸により加水分解されカルボン酸（安息香酸）になることは，先願の出願時において技術常識であったことが認められる。）。
②　先願明細書には，(ⅲ)工程によって得られた本件生成物についての測定データとして，炭素と水素の分析値が（Ｃ；４６．６８，　Ｈ；２．４８）であることが記載されている。
この分析値は，ＭＴＦＢＡの化学式（Ｃ8Ｈ5Ｆ3Ｏ3）とその分子量（２０６．１２）からの計算値（Ｃ；４６．６２，　Ｈ；２．４５）とほぼ一致しているということができる。
③　訂正明細書に記載された工程においても先願明細書に記載された工程においても，そこでＭＴＦＢＡとされる物質から，同様の反応により，ＤＦＱ及びそのエチルエステルを得ている。
上記の点を総合すると，先願明細書に記載された本件生成物は，反対に解すべき特段の事情が認められない限り，ＭＴＦＢＡである，と認めるのが相当である。
(4)原告らは，本件生成物は，その融点とされる「９８～１０１℃」の値が，ＭＴＦＢＡの正しい融点の値より１５℃程度低いから，ＭＴＦＢＡではない別異の物質である，と主張する。


特開平１０－５９８９８号公報（甲第２０号証）には，ＭＴＦＢＡの融点が「１１５．６℃－１１６．４℃」であるとの記載がある（段落【００７５】）。この値は，訂正明細書に記載されたＭＴＦＢＡの融点である「１１５－１１７℃」（甲第２号証の２の段落【００８５】）とほぼ一致している。これらの記載と弁論の全趣旨とを総合すると，ＭＴＦＢＡは，少なくともほとんどの場合，上記「１１５．６℃－１１６．４℃」又は「１１５－１１７℃」といった値の融点を示すものと認められ，その意味で，上記の値がＭＴＦＢＡの正しい融点の値であるということができる。したがって，先願明細書に記載された本件生成物の融点の値は，ＭＴＦＢＡの上記の意味での正しい融点より，１５℃程度低いことになる。一般的に，ある結晶性物質の融点は，その結晶性物質固有の値であり，化学構造が違えば融点も異なり，また異物の混入によって融点は降下するものであり，そのことから，その物質を判定し，その純粋性を判断するために用いられるものであることは，化学分野における常識であるということができる（甲第５，第６，第２６号証）。このような結晶性物質の融点についての一般的な常識からすると，１５℃もの融点の差は，それだけをみれば，本件生成物がＭＴＦＢＡとは異なる物質であることを疑わせる資料であるということができる。しかしながら，有機化学［上］（野副哲男ほか編著　昭和４５年５月２５日発行。甲第６号証）中には，「同一物質でありながら結晶内の分子の配列の相違によって異なった結晶形，融点を示すことがある。」（１２７頁の欄外の注）として，同一物質でありながら融点が異なる場合があることが記載されており，同記載によれば，不純物を多くは含まない物質についても，その融点が，ＭＴＦＢＡの正しい融点とされた上記値と異なるからといって，直ちにＭＴＦＢＡではないとすることはできない，ということが可能である。
先願明細書に記載された融点の値がＭＴＦＢＡの正しい融点の値と異なる原因については，誤記であるのか，それとも他の原因によるものであるかを特定することはできない。しかしながら，上記(3)で述べたとおりの，（ⅲ）工程の原料，処理手段，元素分析値や，その後の工程において，訂正明細書に記載されているところと同様に，ＭＴＦＢＡを原料として生成されるＤＦＱ等の化合物が得られていることを総合するならば，上記融点の違いをもって，先願明細書に記載された本件生成物がＭＴＦＢＡであると解することを妨げるものとすることはできないというべきである。
先願明細書に接した当業者は，上記融点の違いにかかわらず，上記他の記載を総合することによって，ＭＴＦＢＡがそこに示されていることを理解し，それが実施可能であることを理解するとみるのが相当である。(5)原告らは，審決が，上記融点の低下について，本件生成物にＭＴＦＢＡの異性体である４－メトキシ体が混入したことによる，と認定したのは誤りである，と主張する。
しかしながら，審決は，融点が相違する可能性の一つとして，４－メトキシ体が混入した可能性を指摘したにすぎず，原因を断定したものでないことは，審決の記載から明らかである。原告らの主張は，審決の正しい理解に立ったものであるということはできず，採用することができない。
原告らは，審決が，元素分析の数値を根拠に「目的物」をＭＴＦＢＡであると認定することは誤りである，と主張する。しかしながら，審決は元素分析値のみから，「目的物」をＭＴＦＢＡと認定したものではないことは，審決書の記載自体から明らかである。原告らの主張は，審決の正しい理解に立ったものであるということはできず，採用することができない。
他に，先願明細書のアミド体と，ＭＴＦＢＡ，およびＤＦＱが，それぞれ先願明細書とは異なる製造方法によってそれぞれ別々に製造されたものであるとか，実際には製造されていないものを，便宜上一連の方法で製造されたと記載したにすぎないとかいった，反対に解すべき特段の事情があることを認めるに足りる資料は，本件全証拠を検討しても見いだすことができない。(6)以上のとおりであるから，取消事由１は理由がない。４　取消事由２（先願明細書にＭＴＦＢＡの合成のための中間体を製造することができるように記載されているとした誤り）について
(1)審決は，「先願明細書の上記シアノ体からアミド体への加水分解反応の工程について，「濃硫酸８．５ｍｌ及び水４０ｍｌを加え」という，３０％にも満たない濃度の硫酸を使用するという記載があり，これを追試した上記実験成績証明書Ａ及びＢでは，該反応が進行しないとされているとしても，上記刊行物１，２の記載からみて，シアノ体を加水分解して対応するアミド体を得る反応においては，８０％程度以上の高濃度の硫酸を使用することが通常採用されている方法として技術常識であったといえるし，該アミド体生成物の融点１３０～１３３℃が示されているから，当業者であれば，「濃硫酸８．５ｍｌ及び水４０ｍｌを加え」の記載のとおりに追試して，その反応が進行しなかったとしても，その３０％にも満たない濃度の硫酸の記載が，この種の反応における技術常識からみて，適切でないものであることを理解して，高濃度硫酸を適宜使用することにより，該アミド体生成物の融点の記載を確認データとしつつ，過度の実験を要することなく該アミド体を製造することができたといえる。したがって，先願明細書は，ＭＴＦＢＡの製造方法における前記（ⅱ）工程のシアノ体からアミド体への加水分解反応の記載において，「濃硫酸８．５ｍｌ及び水４０ｍｌを加え」という一部の記載が適切でないものの，当業者であれば，該（ⅱ）工程の記載に基づいて，先願の出願時の技術常識を参酌することにより，そのアミド体を得ることができたといえる。」（審決書７頁末行～８頁１８行）と認定判断した。
(2)原告らは，上記認定判断は，誤りである，と主張する。先願明細書の(ⅱ)工程は，シアノ体を出発物質として目的物質であるアミド体を得るものであり，その反応はニトリルを加水分解することにより対応するアミドとするものである，ということができる。


ア　ニトリルを加水分解することにより対応するアミドとする反応については，文献には次の記載があることが認められる。
①　「新実験化学講座１４　有機化合物の合成と反応II」（昭和５２年１２月２０日丸善株式会社発行），第１１５１～１１５３頁には，「５・７　酸アミドおよび酸イミド」の項の下に，「ｅ．ニトリルからの合成　ニトリルは加水分解により第一酸アミドになる。この場合，反応条件によっては生成する酸アミドがさらに加水分解を受けてカルボン酸になるので，反応物質に応じた適切な条件を用いることが必要である。（ｉ）酸加水分解　塩酸，硫酸などの鉱酸のほかにＰＰＡ，ギ酸あるいはＬｅｗｉｓ酸が用いられる（表５・３１）。」と記載され，表５・３１には，「ニトリルの酸加水分解による第一酸アミドの合成」のタイトルの下に「９７％Ｈ２ＳＯ４」，「８０％Ｈ２ＳＯ４」を使用した例が他の酸を使用した場合とともに示されている（甲第３号証）。
②　Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．，７３，５６１０（１９５１）（甲第１７号証）には，トリエチル　５－カルバミル－６－メチル－２，３，４－ピリジントリカルボキシレートのアミド化について，「氷浴中で冷却された小フラスコ中のトリエチル　５－シアノ－６－メチル－２，３，４－ピリジントリカルボキシレート５０ｇ（０．１５モル）に，１０゜に予冷された９７％硫酸１００ｍｌを加えた。・・・混合物の温度を時折冷却して３５－４０゜に維持した。１時間後，赤褐色の液体を砕氷４００ｇに徐々にかつ撹拌下に注いだ。・・・結晶して，融点１１５－１１７゜の光沢のある白色板状物を得た」（翻訳文全文）ことが記載されている。
③　テトラへドロン第２３巻（１９６７）（甲第２９号証）には，次の記載がある。
ａ　２－アミノ－３，４，５，６－テトラフルオロベンゾニトリルからのアミド化について，「アミノニトリル（４．７５ｇ）を３６規定硫酸（判決注・９６％硫酸）（１０ｍｌ）とともに１００℃で１時間加熱することにより２－アミノ－３，４，５，６－テトラフルオロベンズアミド(XXII)；（４．３ｇ），水から再結晶，融点１４０～１４１℃，が得られる」（第４７２５頁下３～下１行）ｂ　２－ブロモ－３，４，５，６－テトラフルオロベンゾニトリルからのアミド化について，「ブロモニトリル（５．１ｇ）を３６規定硫酸（１０ｍｌ）とともに１００℃で１時間加熱することにより２－ブロモ－３，４，５，６－テトラフルオロベンズアミド(XXV)；（４．３ｇ），水から再結晶，融点１１８～１１９
℃，が得られる」（第４７２６頁第１７～１９行）
ｃ　２，３，４，５－テトラフルオロ－６－ニトロ－ベンゾニトリルからのアミド化について，「ニトロニトリル（２．２ｇ）を３６規定硫酸とともに１００℃で１時間加熱することにより２，３，４，５－テトラフルオロ－６－ニトロ－ベンズアミド（XXIX)（１．６ｇ），クロロホルムから再結晶，融点１２４～１２５℃，が得られる」（第４７２５頁下９～下７行）
上記各文献の記載によれば，先願の出願当時において，シアノ体を加水分解して対応するアミド体を得る反応において，８０％硫酸と同程度の濃度の硫酸，あるいはそれよりも高い濃度の硫酸を使用することが広く知られていたことが認められる。
イ　これに対し，原告らは，ベンゼン環にシアノ基が直接置換したニトリル化合物（以下「芳香族ニトリル」という。）の具体的な個々の物質の加水分解反応に関し，加水分解する際に８０％以上の濃度の硫酸を用いるものではない例，あるいは，８０％以上の濃度の硫酸を用いた場合に対応するアミドが得られなかった例を示すものとして，次の各文献の記載を挙げる。
④　「Ｎ°７９－アミノニトロフェノール－１－２－３から得られるいくつかの誘導体について」（１９５２。甲第１０号証）
ａ　メチル－２　ベンズオキサゾール　カルボン酸－４アミド(XI)の対応するニトリル(X)からの製造について，「我々は，異なる濃度のさまざまな酸を用いて，多数の実験に着手した。最高の結果を提供する方法は，１８０～１９０゜で３時間，密封した試験管内で単に水で加熱することによって最もうまく得られるアミドを経由する方法である」（翻訳文９頁下１４～１６行）ｂ　ニトリル(XV)すなわち，シアノ－２ニトロ－３　フェノール(XV)について，「酸によるケン化の試みはｍ－アミノフェノールの形成を伴う脱カルボキシル化をもたらすことが最も多く，そうでなければニトリルが無傷のまま回収される。これに対し，１５０℃で密封された試験管内でのＳＯ４Ｈ２４Ｎから，ニトロ酸のアミド(XVI)が得られる。ただしそれを酸に変換しようとする試みはことごとく失
敗した」（翻訳文６頁式の下９～１２行）
⑤　「薬学雑誌」vol．７５，ｐ７５５－７５６「Ｒａｄｚｉｓｚｅｗｓｋｙ法によるベンゾニトリル誘導体の鹸化」（１９５５。甲第１１号証）ａ　２，６－ジメトキシベンゾニトリル（ＩＸ）について，「Ｍａｕｔｈｎｅｒ６）は（ＩＸ）を濃硫酸で鹸化して２，６－Ｄｉｍｅｔｈｏｘｙｂｅｎｚａｍｉｄを得ている」（７５５頁脚注の上４～３行）


ｂ　「２－Ｎｉｔｒｏ－６－ｍｅｔｈｏｘｙｂｅｎｚｎｉｔｒｉｌ（Ｉ）に対する濃硫酸の作用」として，「（Ｉ）２ｇを６６゜Ｂe　Ｈ２ＳＯ４１０ｃｃに溶解，水浴（６０～６５゜）内において２時間反応せしめた．冷却後混合物に約１０倍量の水を加え，この場合の析出物を濾別濾液をエーテルで抽出．…ｍ－Ｎｉｔｒｏｐｈｅｎｏｌと混融するに融点の変化を認めない．」（７５６頁本文４～下９行）
⑥　「Ｊ．Ｐｒａｋｔ．Ｃｈｅｍ．（２）１２１，２５９」（１９２９。甲第１２号証）
ａ　２，６－ジメトキシ－１－ベンゾニトリル（III）について，「２，６－ジメトキシ－１－安息香酸への良好な収率での鹸化は，オルト位にある２個のメトキシ基の立体障害のために当初は非常に困難であった。最初の一連の実験では，濃硫酸を用い，種々の実験条件下で行ったが，しかし化合物が容易にスルホン化されるため失敗した。同様に…過酸化水素を用いる鹸化も，最近の…リン酸を用いる方法も好結果は得られなかった。遂に，２５％カセイカリを用いる４８時間の加熱による鹸化により満足できる収率を有する鹸化と認められることに成功した」
（翻訳文１頁下から２行～２頁５行）
ｂ　「実験の部」におけるその「最初の一連の実験」について，「最初の鹸化実験を濃硫酸および適度に薄めた硫酸を用いて行った。２，６－ジメトキシベンゾニトリル２ｇを濃硫酸１０ｃｃｍと一緒に２時間，６０～６５℃に加温し，・・・アミド０．２ｇが得られた。・・・ニトリル２ｇを濃硫酸９ｃｃｍと水３ｃｃｍの混合物と一緒に，１時間，水浴上で加温し，・・・アミド０．２ｇが得られた。」，「これより薄い硫酸を用いた場合には，シアン化物は変化しないまま
であった」（同３頁７～１７行）
ｃ　「実験の部」におけるカセイカリを用いる鹸化について，「最後に鹸化を以下のように行って成功した。ジメトキシベンゾニトリル２ｇを磁器フラスコ（２５０ｃｃｍ）中で水酸化カリウム５０ｇと水１００ｃｃｍの溶液と一緒に，４８時間還流冷却器を用いて加温した。・・・分析によると，この化合物は２，６－ジメトキシ－１－安息香酸のアミドである。」（同３頁下から８行～４頁２行）⑦　「Ｂｉｏｃｈｅｍ．Ｐｒｅｐ．１１，ｐ６３－６８」（１９６６。甲第１４号証）
「７０％（ｗ／ｗ）Ｈ２ＳＯ４３０ｍｌ…の温度が１４０℃に到達したときに，２－ニトロベンゾニトリル（…）を急速に添加し，温度を３時間１３８－１４０゜に維持する。反応フラスコをついで２０゜に冷却し，この時点で２－ニトロベンツアミドが析出する」（翻訳文見出し下１～４行）⑧　「Ｒｅｃｌ．Ｔｒａｖ．Ｃｈｉｍ．Ｐａｙｓ－Ｂａｓ．，３１，２９８－３４９」（１９１２。甲第１５号証）
ａ　「鹸化のために我々は，ニトリルを６５％の硫酸と共に１日半沸騰させた３）。…粗製２．６．ジブロモベンズアミドを再結晶させた」（３３５頁２行
～３３６頁２３行，翻訳文見出し下１～３行）
ｂ　上記注３）について，「生成物を７９　1/2％の硫酸と共に加熱すると２分割が発生するが，これには酸の生成が伴っていた」ことが記載されている。⑨　「Ｊ．Ｐｒａｋｔ．ｃｈｅｍ．（２）５１，３９９－４１４」（１８９５。甲第１６号証）
「ｏ－ニトロベンゾニトリルのｏ－ニトロベンズアミドへの変換は，比重１．６の硫酸（水和物７０％，水３０％）を用いることにより，はるかに良好に達成できる…ニトリルから酸アミドへの，穏やかな，そして完全な変換を実行するには，その液状物を加熱して短時間煮沸させるだけでよい」（４０７頁下から１２行～４０８頁８行，翻訳文見出し下１～６行）
上記各文献の記載によれば，芳香族ニトリルを加水分解して対応するアミドとする反応については，個々の好ましい反応条件はそれぞれの化合物に応じて様々であるということができる。しかし，上記各記載の大部分（摘示④ａ，⑥ａ，ｃを除く摘示④ｂ，⑤ａ，⑥ｂ，⑦，⑧，⑨）に示されているのは，①で摘示した「新実験化学講座」で一般的な反応として記載されているとおりの酸加水分解であること，しかもそのうちの一例（摘示④ｂ，４Ｎすなわち２０％程度）を除いて濃硫酸，あるいはそれを少し希釈したものである６５％以上の高い濃度の硫酸の存在下に行われていることが認められる。
硫酸加水分解以外の反応条件で対応するアミドがうまく得られるとするもの（摘示④ａ，⑥ｃ）についても，④ａには，「我々は，異なる濃度のさまざまな酸を用いて，多数の実験に着手した。」と記載されており，⑥ｃについても，⑥ａでは，「最初の一連の実験では，濃硫酸を用い，種々の実験条件下で行った」として，先ず酸の使用を試みた後にその好ましい反応条件に至ったものであることが示されている上，硫酸の使用の試みにおいて，「うまく」あるいは高い収率では得られないものの，アミドが全く得られなかったとは限らないものであることが示されていると認められる（⑥ａの最初の一連の実験についての記載であると認められる⑥ｂには，濃硫酸やそれを希釈した硫酸でも「濃硫酸９ｃｃｍと水３ｃｃｍの混合物」（７０％強と認められる。）までは対応するアミドが得られたことが記載されている。）。


また，対応するアミドが得られなかったとするもの（摘示⑤ｂ）も，アミドを得るための反応条件としては濃硫酸を使用したものであることが認められる。
硫酸の添加量については，明示されているものにおいては，反応原料の数倍（摘示③ａ，ｂ）から，１０数倍（摘示③ｃ，⑤ｂ，⑥ｂ）であることが認められる。
さらに，個々の芳香族ニトリルの加水分解反応において，ほとんどが加熱をしていることから，加熱をすることもまた，芳香族ニトリルを加水分解した対応するアミドを得る反応において当業者の間で広く知られていた反応条件であると認められる。
ウ　上に述べたところによれば，芳香族ニトリルを加水分解して対応するアミドを得る反応においては，濃硫酸ないしそれを薄めた酸を使用し加熱条件下で加水分解することは，差し当たっては先ず試みるといえるほどに，当業者の間で広く知られていたことであるということができる。
そして，先願明細書には，（ⅱ）工程で採用されている酸による加水分解が格別の特色を持ったものであることを述べる記載は，問題とされている「濃硫酸８．５ｍｌ及び水４０ｍｌを加え」との記載以外には，存在しない。そうである以上，先願明細書に記載された(ⅱ)工程の，硫酸を使用し加熱条件下で加水分解するという加水分解反応条件に接した当業者は，そこに示されたシアノ体からアミド体を得る反応は，基本的に芳香族ニトリルを加水分解して対応するアミドを得る反応において当業者間で広く知られていた酸加水分解反応を適用したにすぎないものであると理解し，その条件下でシアノ体の加水分解は進行し対応するアミドを得ることができるものであると理解すると認められる。そして，たとい，参考例１に記載された(ⅱ)工程をそのまま追試してその反応が進行しなかったとしても，そのことは容易に発見され得ることであり，当業者は，記載された（ⅱ）工程のままでは反応が進行しないことを知るからこそ，むしろ，そのことにより，反応が進行しないということは同工程の反応条件が穏和にすぎることによると理解し，先願明細書に記載された(ⅱ)工程の具体的な反応条件を基にそのいずれかの条件を強めるように反応条件を調整し反応を進行させようとすることもまた，自然に行うところであると認められる。他方，ニトリルを対応するアミドとする反応において，アミドからさらにカルボン酸に加水分解しないよう反応物質に応じた適切な条件を用いることが必要であること（摘示①），６５％の硫酸とともに１日半沸騰させることにより生成したアミドを，より高い濃度の７９　１／２％の硫酸とともに加熱すると酸が生成すること（摘示⑧），及び６６゜Ｂe　Ｈ２ＳＯ４のような１００％に近い濃硫酸の存在下ではメトキシ基を有する芳香族ニトリルの種類によってはメトキシ基の脱離反応や脱炭酸反応が起こる場合があること（摘示⑤ｂ），すなわち，反応条件が強すぎる場合にはメトキシ基の脱離反応やカルボン酸に至るまでの加水分解，さらには脱炭酸反応という副反応が起こる可能性があることも，知られていたと認められる。
このような技術常識を有する当業者は，参考例１に記載された(ⅱ)工程を追試して反応が進行しなかったときは，そこに記載された反応条件のいずれかの要素を強めるように反応条件を調整するものと，しかしメトキシ基の脱離反応やカルボン酸に至るまでの加水分解，さらには脱炭酸反応が起こるほどには強くはない条件に調整するものと，認められる。
副反応が起こるという知見は，反応条件の調整を困難とするものではなく，調整範囲を狭め，むしろ容易に調整を容易にする要素であると認められる。個々の芳香族ニトリルを加水分解する反応条件として，アルカリ，水，希硫酸などのような上記高濃度の硫酸を使用する条件を用いないことが好ましいことを示す例（摘示④ａ，ｂ，⑥ｃ）があるとしても，当該反応条件は，他の上記各文献の記載に照らすと，芳香族ニトリルを加水分解して対応するアミドを得る反応において，当業者の間で広く知られていた反応条件であるとまでは認めることができない。
上記の反応条件の設定作業は，当業者が通常行う反応条件の設定作業の範囲内のものであり，過度の試行錯誤が必要なものであるとすることはできない。先願明細書に，シアノ体からアミド体を硫酸存在下で加熱加水分解で製造することが記載され，そしてその具体的反応条件，さらに生成物の分離手段，そして生成物の融点が数値を伴って記載されているのであるから，当業者であれば，シアノ体からアミド体を製造することができるものであることを理解でき，その記載のまま実施して反応が進行しないときであっても，そこに記載された反応条件を適宜強める調整をすることによりアミド体を製造することができると認められる。以上のとおりであるから，先願明細書の参考例１の(ⅱ)の反応工程は，アミド体を製造することができることを理解し得る程度に記載されているということができる。
(3)原告らは，特許法２９条の２の後願排除効が認められる先願発明というためには，当該発明が「完成された発明」として先願明細書に記載されていなければならないとし，先願明細書には，これをそのまま追試しても，本件生成物を全く得ることができないから，完成された発明として，先願明細書に記載されているということはできない，と主張する。
しかしながら，先願明細書について，これをそのまま追試することによっては本件生成物が得られなかったとしても，当業者が本件生成物を得られないということはできないことは，上に説示したところから明らかである。原告らの主張を採用することはできない。
(4)原告らは，先願明細書の誤記を訂正して解釈することができるためには，先願明細書の記載から誤記を訂正し得る製造方法が直接的かつ一義的に導き出せるものでなければならないとし，審決が，誤記を訂正して解釈することができる範囲についての判断を示さなかったことは違法である，と主張する。しかし，先願明細書に（ⅱ）工程の目的物質として開示されている物質が特許法２９条の２の先願発明としての要件を備えているか否か，と当該物質に関する先願明細書の記載について訂正が認められるか否かとは，互いに全く無関係であるとはいい得ないものの，判断基準を異にする異なった問題であり，仮に，上記先願明細書の記載に誤りがあり，その誤りが訂正審判によって訂正することは許されないものであるとされるにしても，そのことは，上記物質が特許法２９条の２の先願発明に該当するか否かの検討において，上記の点について，上記のように扱うことの妨げとはならない，というべきである。原告らの上記主張は，上記のとおり互いに異なる二つの問題を同一視することによって，始めて成り立つものであり，前提において既に誤っており，採用することができない。(5)取消事由２も理由がない。
第６　結論
以上のとおりであるから，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，その他にも，審決の認定判断に，その結論に影響を及ぼす誤りは見当たらない。そこで，原告らの本訴請求を棄却することとし，訴訟費用の負担につき，行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条を適用して，主文のとおり判決する。


平成１６年(ワ)第２５６６１号　商標権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日　平成１７年３月２日
判　　　　　　　決
原　　　　　　　告　　　　　有限会社ピーシーワイ
同訴訟代理人弁護士　　　　　田中保彦
被　　　　　　　告　　　　　Ｋ
被　　　　　　　告　　　　　株式会社山海堂（以下「被告山海堂」という。）
被　　　　　　　告　　　　　ジャパンライム株式会社（以下「被告ジャパンライム」という。）
被　　　　　　　告　　　　　有限会社ソーケン・ネットワーク（以下「被告ソーケン・ネットワーク」という。）
上記四名訴訟代理人弁護士　　三堀清
主　　　　　　　文
１　原告の請求をいずれも棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
１　被告Ｋは，運動法又は運動トレーニング法の教授に関する広告，運動法又は運動トレーニング法の講習会の企画・運営又は開催，運動法又は運動トレーニング法の教授に関する書籍，雑誌の記事，ＤＶＤ，ビデオ等の出版物の執筆，解説又は監修に際し，別紙標章目録記載の各標章（以下順に「被告標章１」，「被告標章２」，「被告標章３」などといい，これらを総称して「被告標章」という。）及び別紙商標目録記載の登録商標（以下「本件商標」という。）を使用してはならない。
２　被告山海堂は，別紙商品目録１記載の書籍（以下「被告書籍」という。）を発行し，販売してはならない。
３　被告山海堂は，発行した被告書籍のうち，販売済みのものを回収し，同書籍の在庫品及び印刷原版とともに廃棄せよ。
４　被告ジャパンライムは，別紙商品目録２記載のＤＶＤ（以下「被告ＤＶＤ」という。）を作成し，販売してはならない。
５　被告ジャパンライムは，作成した被告ＤＶＤのうち，販売済みのものを回収し，同ＤＶＤの在庫品及び撮影オリジナルＤＶＤ又はビデオテープとともに廃棄せよ。
６　被告ソーケン・ネットワークは，別紙商品目録３記載のビデオテープ（以下「被告ビデオテープ」という。）を作成し，販売してはならない。７　被告ソーケン・ネットワークは，作成した被告ビデオテープのうち，販売済みのものを回収し，同ビデオテープの在庫品及び撮影オリジナルビデオテープとともに廃棄せよ。
第２　事案の概要
本件は，原告が，被告らに対し，被告標章を使用して行われた被告らの行為が原告の有する別紙商標目録記載の商標権（以下「本件商標権」という。）を侵害するとして，同商標権に基づき，被告らの上記行為の差止め及び被告らにより作成された被告書籍，被告ＤＶＤ及び被告ビデオテープ（以下「被告製品」という。）等の廃棄等を求めた事案である。
１　争いのない事実
(1)　原告の有する商標権
原告は，本件商標権を有している。
(2)　被告らの行為
ア　被告Ｋの行為
(ア)　被告Ｋは，平成１３年１２月ころより，インターネットのホームページ上で，運動法又は運動トレーニング法について，被告標章１を使用して広告をした。
(イ)　被告Ｋは，平成１５年１２月ころより，各種団体が開催する運動法のセミナーや講習会において，被告標章２を使用して自己を表記し，運動法又は運動トレーニング法について，被告標章３及び４を使用して講義をした。(ウ)　被告Ｋは，平成１５年１２月ころより，各種スポーツ雑誌において，被告標章４及び５を付した記事を執筆した。
(エ)　被告Ｋは，被告標章６を付した運動法又は運動トレーニング法に関する平成１５年９月２０日発行の被告書籍を執筆した。(オ)　被告Ｋは，解説者として，被告標章７が付された運動法又は運動トレーニング法を紹介する平成１６年７月ころ作成された被告ＤＶＤにおいて解説をした。
(カ)　被告Ｋは，監修者として，被告標章８が付された運動法又は運動トレーニング法を紹介する平成１６年初めころ作成の被告ビデオテープを監修した。
イ　被告山海堂の行為
被告山海堂は，平成１５年９月２０日より，被告書籍を発行し，販売している。
ウ　被告ジャパンライムの行為
被告ジャパンライムは，平成１６年７月ころより，被告ＤＶＤを作成し，販売している。
エ　被告ソーケン・ネットワークは，平成１６年初めころより，被告ビデオテープを作成し，販売している。
２　争点
上記１(2)記載の被告標章を使用する被告らの行為（以下「被告行為」と総称する。）は，本件商標権を侵害するといえるか。
３　争点に関する当事者の主張
（原告の主張）
(1)　本件商標と被告標章との類否
ア　本件商標は，「スタビライゼーション」部分が要部であるというべきである。
すなわち，本件商標は，「スタビライゼーション」，「フィジカル」，「コントロール」及び「テクニック」との文字から構成されているところ，これが本件商標権の指定役務である「運動法の教授」の呼称とされた場合，自他商品の識別という観点からすると，語頭の「スタビライゼーション」との称呼が需要者の注意を引く。また，「スタビライゼーション」は，「ｓｔａｂｉｌｉｚａｔｉｏｎ」との英単語をカタカナ文字で表記したものであり，一般的には「固定（させること）」又は「安定（させること）」という意味を有するが，運動法の教授という役務について使用された場合は，「身体機能の安定性を向上させる運動法」という観念を生じさせて，他の運動方法とは異なるものであることを表示する機能を有する。


イ　これに対し，被告らが使用する被告標章は，「スタビライゼーション」又は「スタビリティー」と，「アスレティック」，「トレーニング」，「研究会」，「専門家」，「ボディバランスを獲得する」，「基礎編」，「ＢＡＳＩＣ」等の文字をそれぞれ組み合わせ，あるいは「スタビライゼーション」の一語のみで構成されているものであり，「スタビライゼーション」又は「スタビリティー」部分が要部であるというべきである。
そして，「スタビライゼーション」は，前記のとおり「固定（させること）」，「安定（させること）」という観念を生じ，「スタビライゼーション」との称呼を生じる。また，「スタビリティー」は，「固定」，「安定」，「安定性」という観念を生じ，「スタビリティー」との称呼を生じる。ウ　そうすると，被告標章は，本件商標と，その要部の観念において同一であることに加え，被告標章中の「スタビライゼーション」については，本件商標の要部と称呼においても同一であり，同標章中の「スタビリティ」についても，「スタビ」及びラ行の発音が本件商標の要部と同一である。したがって，被告標章は，本件商標に類似している。
(2)　結論
よって，被告行為は，本件商標権を侵害する。
（被告らの主張）
(1)　本件商標と被告標章との類否
被告標章は，いずれも本件商標に類似していない。
本件商標は，いずれも一般的普遍的な文字である「スタビライゼーション」，「フィジカル」，「コントロール」，「テクニック」及び「（ＰＣ）」から構成されているところ，全体としてのみ称呼，観念を生じ，「スタビライゼーション」，「フィジカル」，「コントロール」，「テクニック」（又は「フィジカルコントロールテクニック」）及び「（ＰＣ）」の各部分からは何らの称呼，観念を生じることはなく，「スタビライゼーション」を要部であるということはできない。
(2)　商標的使用
被告標章が，仮に本件商標に類似する用語であったとしても，①書籍，ＤＶＤ及びビデオテープの題名として被告標章を使用すること，②書籍，ＤＶＤ及びビデオテープにおいて，既存のトレーニング方法を解説するために被告標章を使用すること，③既存のトレーニング方法の普通名称として被告標章を使用して基本的なトレーニング方法を教授することは，いずれも商標的使用に当たらない。
(3)　先使用権
ア　「スタビライゼーション・トレーニング」は，被告Ｋが，ドイツで古くから行われていた医療体操を体系化したものであり，同被告が「フィジーク」平成６年３月号に，「スタビライゼーション３０ポーズ」として，初めて我が国に紹介したものである。
その後，被告Ｋが，「コーチング・マガジン」（ベースボールマガジン社刊）の平成６年６月号から１２月号に，「スタビライゼーション・トレーニング」と題する論文を執筆したことが契機となって，「スタビライゼーション・トレーニング」がトレーニング方法の名称として周知されるとともに，被告Ｋは，「スタビライゼーション・トレーニング」の第一人者として認識されるに至った。イ　原告は，平成１３年７月１３日，本件商標の商標登録出願をした。ウ　したがって，被告Ｋは，「スタビライゼーション・トレーニング」との商標の使用をする権利を有している。また，被告Ｋは，その余の被告らに対し，同商標の使用を許諾した。
(4)　権利濫用
原告は，上記(3)ア記載の事実を知りながら，自らが「スタビライゼーション・トレーニング」を独占的に使用して不当な利益を得ようとして本件商標を登録したにすぎず，原告による本件商標の登録は不正な競争を目的とするものである。したがって，原告の本件商標権に基づく差止請求等は，権利の濫用に当たる。
第３　争点に対する判断
１　本件商標と被告標章との類否について
当裁判所は，被告標章が本件商標に類似すると認めることはできないと判断する。その理由は，以下のとおりである。
(1)　本件商標
本件商標は，別紙商標目録記載のとおり，「スタビライゼーション」，「フィジカル・コントロール・テクニック」及び「（ＰＣ）」の文字並びにこれらの文字の間に挿入されている記号「＼」により構成されて      おり，「スタビライゼーション，フィジカルコントロールテクニック，ピイシイ」の称呼を生じるものと認められる（なお，簡易迅速が尊重される当該役務の実際の取引の場においては，上記称呼のほかに，「スタビライゼーション，フィジカルコントロールテクニック」，あるいは「スタビライゼーション，ピイシイ」と称呼されることも想定されるが，後記説示のとおり，「スタビライゼーション」部分が普通名称であり，「フィジカル・コントロール・テクニック＼（ＰＣ）」部分も一般的な文字を組み合わせたものであって，いずれも自他識別力を欠くことを考慮すると，それ以上に「スタビライゼーション」を含む簡略な称呼は生じないものと解するのが相当である。）。
本件商標のうち，「スタビライゼーション」部分は，英単語である「ｓｔａｂｉｌｉｚａｔｉｏｎ」の読みをカタカナ文字で表記したものであり，一般的には「固定」又は「安定」という意味を有する。この表示が運動法の教授という指定役務について使用された場合，需要者は，当該表示を，主動筋のみならず，主動筋を補助する補助筋を刺激し，バランス能力や姿勢反射の改善を図り，四肢の安定性を高めることを目的とした特定のトレーニング方法を表す普通名称である旨理解すると認めることができる（甲２～１１，乙１～１０）。また，「フィジカル・コントロール・テクニック」部分は，いずれも一般的な文字である，「身体の」を意味する「フィジカル」，「管理」を意味する「コントロール」，「技術」を意味する「テクニック」を組み合わせたものであり，全体として，身体を管理する技術という観念を生じ，「（ＰＣ）」部分は，「フィジカル」と「コントロール」を英文字で表記した「ｐｈｙｓｉｃａｌ」と「ｃｏｎｔｒｏｌ」の頭文字を結合して括弧を付したものであると認められる。
そうすると，本件商標からは，その文字の意味に即応して，「スタビライゼーションのトレーニング方法を用いて身体を管理する技術」という観念が生じるものと認められる。


そして，本件商標が運動法の教授という指定役務について使用された場合に，①「スタビライゼーション」部分は，特定のトレーニング方法を表す普通名称であるから，独立して自他識別力を有するものではないこと（原告も，第１回口頭弁論期日において，そのことを認める旨の陳述をしている。），②「フィジカル・コントロール・テクニック＼（ＰＣ）」部分は，一般的な文字を組み合わせたものであって，運動法の教授という指定役務について自他識別力を有するものではないことに照らせば，本件商標は，いずれかの部分が要部ということはいえず，商標全体としてのみ自他識別力を持つものであるということができる。これに対し，原告は，「スタビライゼーション」部分が本件商標の要部であると主張するが，「スタビライゼーション」が特定のトレーニング方法を表す普通名称であることは前示したとおりであるから，この主張を採用することはできない。
(2)　被告標章
被告標章３は，特定のトレーニング方法を表す普通名称である「スタビライゼーション」のみから構成されるものであり，「スタビライゼーション」の称呼を生ずる。
被告標章４，６は，「スタビライゼーション」の前に，「運動の」を意味する「アスレティック」（被告標章４），スタビライゼーションの具体的内容を意味する「ボディバランスを獲得する」（被告標章６）という形容詞的な文字部分を付したものであり，それぞれ，「アスレティックスタビライゼーション」，「ボディバランスをかくとくするスタビライゼーション」の称呼を生ずる。被告標章１，２，８は，「スタビライゼーション」の後に（ただし，被告標章８に限り，「スタビライゼーション」の前に「アスレティック」が付されている。），「訓練」を意味する「トレーニング」及び「研究を目的とする会議」を意味する「研究会」（被告標章１），「ある事柄などを専門に担当し，それに精通している人」を意味する「専門家」（被告標章２）又は「基本」を意味する「ＢＡＳＩＣ」（被告標章８）との文字を付したものであり，それぞれ，「スタビライゼーショントレーニングけんきゅうかい」，「スタビライゼーションせんもんか」，「アスレティックスタビライゼーションベーシック」の称呼を生ずる。被告標章５の「スタビリティトレーニング」は，「固定」，「安定」又は「安定性」を意味する「スタビリティ」に，「訓練」を意味する「トレーニング」との文字を付したものであり，「スタビリティトレーニング」の称呼を生ずる。被告標章７は，被告標章５の「スタビリティトレーニング」に，「土台となる部分」を意味する「基礎編」の文字を付したものであり，「スタビリティトレーニングきそへん」の称呼を生ずる。
(3)　本件商標と被告標章の対比
そこで，本件商標と被告標章とを対比すると，本件商標からは，前示のとおり，「スタビライゼーション，フィジカルコントロールテクニック，ピイシイ」，「スタビライゼーション，フィジカルコントロールテクニック」及び「スタビライゼーション，ピイシイ」の称呼が生じ，「スタビライゼーションのトレーニング方法を用いて身体を管理する技術」という観念が生じるのに対し，被告標章は，単に「スタビライゼーション」，「スタビリティトレーニング」のみから構成されるか，あるいは，これらに「研究会」，「専門家」等の文字を組み合わせたものであって，前記認定の称呼と，当該文字の意味に即応した観念が生じるものと認められるから，本件商標と被告標章とは，称呼，観念のいずれにおいても相違するものといわなければならない（なお，本件商標と被告標章とが，外観において類似するか否かについては，原告による主張立証がなく，本件全証拠によっても，両者は外観上類似するものとは認められない。）。
したがって，被告標章が本件商標に類似すると認めることはできない。２　よって，その余の点について判断するまでもなく，原告の請求はいずれも理由がないから，これらを棄却することとする。
東京地方裁判所民事第２９部
裁判長裁判官　　　　　　清　　水　　　　　節
裁判官    　　　山　　田　　真　　紀
裁判官            一　　場　　康　　宏
（別紙）
商標目録
登録番号　　　第４４８９８３９号
登録日　　　　平成１３年７月１３日
登録商標　　　スタビライゼーション＼フィジカル・コントロール・テクニック＼
（ＰＣ）
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
４１　運動法の教授
（別紙）                        標章目録
１　スタビライゼーション・トレーニング研究会
２　スタビライゼーション専門家
３　スタビライゼーション
４　アスレティック・スタビライゼーション
５　スタビリティトレーニング
６　ボディバランスを獲得するスタビライゼーション
７　スタビリティトレーニング　基礎編
８　アスレティックスタビライゼーション　ＢＡＳＩＣ
(別紙)
商品目録
１　書　籍
書籍名　ボディバランスを獲得するスタビライゼーション
著者　被告Ｋ
発行者　Ｍ
発行所　被告株式会社山海堂
発行日　２００３年９月２０日第１刷発行
２００４年７月２３日第２刷発行
２　ＤＶＤ
題名　スタビリティトレーニング基礎編
ボディバランスを獲得するスタビライゼーションの理論と実践
指導・解説者　被告Ｋ
作製者　被告ジャパンライム株式会社
販売者　被告ジャパンライム株式会社
３　ビデオ・テープ
題名　アスレティックスタビライゼーションＢＡＳＩＣ
監修者　被告Ｋ
作製者　被告有限会社ソーケン・ネットワーク
販売者　被告有限会社ソーケン・ネットワーク
以　上


平成１２年（行ケ）第４４９号　審決取消請求事件
判　　　　決
原　告　株式会社エイ・シー・エム
訴訟代理人弁護士　奥野滋
被　告　特許庁長官　及川耕造
指定代理人　保坂金彦、茂木静代
主　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
「特許庁が不服２０００－４５１９号事件について平成１２年１０月２４日にした審決を取り消す。」との判決。
第２　事案の概要
１　特許庁における手続の経緯
原告は、平成１０年１２月２日、別紙本願商標のとおりの態様よりなる商標（本願商標）につき、第３２類「飲料水，鉱泉水」を指定商品として、商標登録出願し（平成１０年商標登録願第１０３３３６号）、平成１１年１２月３日付けの手続補正書をもって、指定商品を第３２類「鉱泉水」と補正したが、平成１２年１月１４日、拒絶査定があったので、審判を請求し、不服２０００－４５１９号事件として係属したが、同年１０月２４日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決があり、その謄本は、同年１１月１５日原告に送達された。
２　審決の理由の要点
(1)　引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第２０１３２８２号商標（引用商標）は、「πウォーター」の文字よりなり、旧第２９類「鉱泉水」を指定商品として、昭和６０年５月２７日に登録出願、同６３年１月２６日に設定登録され、その後、平成９年１１月２５日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)　審決の判断
本願商標は、別紙本願商標のとおりであるところ、その構成は、「ミネラル」及び「ウォーター」の片仮名文字の間に黒塗り円形図形の中に「π」の文字をややデザインして白抜きで表してなるものである。
そして、本願商標中の「π」の文字は、ギリシャ語の字母の一であり「パイ」と発音され、これは円周率の記号としても広く知られているものである。また、「π」の文字を介して前後の「ミネラル」及び「ウォーター」の語を一連にした「ミネラルウォーター」の語は、指定商品である「鉱泉水」を意味する語として知られており、商品名を表示したものと認められ、この部分には商品の出所表示としての機能はないものと認められる。
そうすると、本願商標を称呼する場合には、全体として「ミネラルパイウォーター」の一連の称呼が生ずるほか、前記商品の出所表示機能のない語を省略して称呼する場合の多いことから、「π」の文字より「パイ」の称呼を生じ、さらには、前半部の「ミネラル」の語を省略して「π」の文字と後半部の「ウォーター」の片仮名文字より生ずる「パイウォーター」の称呼をも生ずると判断するのが相当である。
他方、引用商標は、「πウォーター」の文字よりなるところ、「ウォーター」は「水」の意の語として知られ、指定商品との関係では識別力がない語であることから、引用商標からは「パイウォーター」の一連の称呼が生ずるほか、識別力のない「ウォーター」の語を省略して「π」の文字より「パイ」の称呼をも生ずると判断するのが相当である。そして、「π」の文字については、前記と同様に円周率の記号として広く知られているものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異が認められるとしても、「パイウォーター」及び「パイ」の称呼において類似し、また、円周率の記号として知られているギリシャ語の「π（パイ）」の観念を同じくする類似の商標であって、かつ、本願商標は引用商標の指定商品と同一の商品について使用をするものであるから、本願商標が、商標法第４条第１項第１１号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
原告は、登録例を挙げて本願商標は造語であって一体となって把握されるものであると述べている。
しかし、本件は、登録例とは事案を異にするものであること、そして、本件については上記のとおり判断するのが相当であることから、原告の主張は採用することができない。
第３　原告主張の審決取消事由
審決は、以下に述べるところにより、本願商標と引用商標との類否判断を誤ったものである。
１　本願商標は、黒塗り円形図形（黒丸）内にギリシア文字の「π」のような商標を白抜きで配置した表示を中心にし、その左右に「ミネラル」、「ウォーター」の文字を配しているが、その表示から明らかなとおり、黒塗り円形図形内の白抜きは、「π」の文字をややデザインしたという程度ではなく、それ自体１個の図形であり、本願商標は、文字と図形とをその構成としている。そして、審決説示のように、前後の文字を一連にした「ミネラルウォーター」の後は、指定商品である「鉱泉水」を意味する語として知られており、この部分には商品の出所表示としての機能がないのであれば、本願商標において、識別力を有する部分は上記図形部分のみである。
これに対し、引用商標は、「π」と「ウォーター」の文字を横書きに一連に結合したものであり、文字による商標であることから、本願商標とその構成を異にする。
したがって、本願商標は引用商標と類似でも同一でもない。２　本願商標の図形部分は、ギリシア文字の「π」とは書体を異にし（形状的にはむしろ、漢字の「兀」（こつ）に類似する。）、独特の表現方法によって表示されており、特異な記号ないし図形よりなるものであり、ギリシア文字の「π」とは異なる創造的な図形として認識される。しかも、黒塗り円形図形内の中央部にこの独特の表現形態を黒丸と一体に図案化されている。そのため、この図形部分からはギリシア文字の「π」が理解されることはなく、そこから「パイ」の称呼及び観念も生じない。
３　被告は、本願商標の構成からあえて「ミネラル」の部分だけを省いて、「本願商標は「パイウォーター」の称呼及び「生体水に近いパイ化された水」の観念をも生じると主張するが、この主張は、「ミネラルウォーター」という普通名称の普遍性を無視したものである。
第４　審決取消事由に対する被告の反論
１　本願商標中の、「ミネラル」と「ウォーター」との文字の間に配された、黒塗り円形図形内に白抜きで表されたものは、ギリシア文字の字母、円周率を表す記号として、我が国において極めて親しまれている「π」（パイ）とその形状が極めて近似しているものであるから、「π」をやや図案化して表現したものと理解されるというのが自然の見方である。


平成１３年１０月２５日判決
平成１１年(ワ)第２０９９号　損害賠償請求事件
主　　　　　　　文
１　原告らの請求をいずれも棄却する。
２　訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第１　請求
被告は，原告Ａに対し１億６２８０万円，原告Ｂ及び同Ｃに対しそれぞれ１１００万円並びにそれぞれに対する平成９年４月１０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
本件は，被告が設置・運営する公立山城病院（以下「被告病院」という。）において麻疹の治療を受けた原告Ａ，並びに同原告の両親である原告Ｂ及び同Ｃが，原告Ａに合併症である麻疹脳炎による後遺障害が残存したのは，被告病院の診断及び治療が適切でなかったためであるとして，被告に対し，診療契約上の債務不履行又は不法行為（原告Ａは，債務不履行又は不法行為，原告Ｂ及び原告Ｃは不法行為）に基づき，損害（原告Ａについては逸失利益，介護費用，慰謝料及び弁護士費用，原告Ｂ及び同Ｃについては慰謝料及び弁護士費用）の賠償及びこれに対する弁済期の後（不法行為の後）という平成９年４月１０日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事件である。なお，以下，月日のみで年の記載のない事実は，いずれも平成９年のものである。１　基礎となる事実（争いのない事実，文末(　)内の証拠によって認定できる事実）
(1)　原告Ａ（昭和５５年４月１３日生）は，原告Ｂ及び同Ｃの子である（甲１）。３月当時，京都府立Ｚ高校１年生に在籍していた。被告は，肩書住所地において，被告病院を設置，運営している。(2)　原告Ａは，３月２９日から発熱し，４月３日被告病院において内科のＤ医師の診察を受け，「麻疹の疑い」と診断され，即日被告病院に入院した。これによって，原告Ａと被告の間で，当該疾病の治療についての診療契約が成立した。なお，Ｄ医師が原告Ａの主治医となった。Ｄ医師は，４月４日には原告Ａの病気を麻疹と確定診断した。
(3)　入院後，原告Ａは高熱が続いていたが，４月５日の夜から翌６日の朝にかけては，吐き気を訴えたり，嘔吐することもあった。しかし，この間，医師の診察は受けなかった。
(4)　４月６日午前９時４５分ころ，原告Ａを診察したＤ医師は，原告Ａが麻疹脳炎を併発したと診断したか，少なくともその疑いを持ち，原告Ａの脳圧を下げるため，直ちにグリセオールを１回２００ml，１日２回（朝夕）投与する旨の処方をした。
(5)　その後，原告Ａの症状は悪化の一途をたどった。同月１０日，原告Ａは，京都府立医科大学付属病院（以下「府立医大病院」という。）へ転院し，その後約８か月間，同病院に入院した。
(6)　原告Ａは，９月５日，両上肢機能の著しい障害及び体幹機能障害（座位又は起立位を保つことが困難）により身体障害者等級１級の認定を受けた。
２　主要な争点及び争点についての当事者の主張
(1)　被告病院において，麻疹脳炎の発症を速やかに把握する医療体制をとらなかっ
た過失の有無及び後遺症との因果関係の有無
ア　原告らの主張
(ア)　原告Ａの麻疹脳炎の初発症状としての吐き気，意識障害等は，４月５日午後７時ころから始まった。具体的には，次のａないしｅ記載のとおりである（以下，ａないしｅ記載のそれぞれの事実を，「ａの事実」のようにいう。）。なお，原告Ａの意識レベルの低下が４月５日から始まったことについては，Ｄ医師もこれを認めていたのであって，カルテの各所にその旨の記載がある。ａ　４月５日午後７時ころ，原告Ａは時々吐き気を訴えた。ｂ　４月６日午前零時ころ，原告Ａは胆汁と唾液様吐物少量を嘔吐した。ｃ　同日午前２時ころ，原告Ａは，閉眼のまま「ウーン，ウーン」とうなされていた。
ｄ　同日午前４時１５分ころ，付き添っていた原告Ｃは，原告Ａが尿意を訴えたので，その介助をしてもらうために看護婦を呼んだ。原告Ａは，ベッド横のポータブルトイレに座ったが，尿が容易には出なかった。原告Ａは，閉眼のまま発語せず，問いかけにも返事をせず，看護婦が頬をつねった時のみ，「痛い」と発語した。ｅ　同日午前６時ころ，原告Ａは，排尿介助のため訪床した看護婦からの問いかけに返事をせず，採血時には「痛い」と大声を出した。
(イ)　一般に麻疹の患者は重篤な合併症である麻疹脳炎を併発する危険性があること，とりわけ患者が乳幼児でない場合，その確率が高いこと，脳炎を発症した場合には，脳圧を下げるべく速やかにグリセオールを投与しなければならないことは周知の事実である。したがって，Ｄ医師としては，麻疹脳炎の発症を速やかに把握するために，原告Ａの容態を自ら慎重に観察するだけでなく，看護スタッフに対しても慎重な観察を指示する義務があった。とりわけ，Ｄ医師は，４月５日が非番であったから，看護スタッフに対し，上記指示を出すべき注意義務があった。(ウ)　しかるに，Ｄ医師がその指示を出していなかったために，被告病院の看護婦らは，ａないしｅの事実を把握していながら，これが麻疹脳炎の初発症状であるとは思い至らず，当直医師やＤ医師に対してこれらの事実を連絡すらしなかった。そして，４月６日午前９時４５分ころ原告Ａを診察したＤ医師は，上記のとおり，麻疹脳炎が発症したと診断して直ちにグリセオールの投与を開始したが，結局，その投与は，麻疹脳炎の初発症状から約半日も遅れ，その結果，原告Ａの症状の重篤化を防ぐことができなかったのである。
イ　被告の主張
(ア)　Ｄ医師が診察した４月６日午前９時４５分ころ以前に，原告Ａの麻疹脳炎の初発症状はみられていない。すなわち，


ａ　麻疹脳炎の診断基準は，①１週間以上の高熱（４０度以上）の継続，②意識レベルの低下，③呼吸困難，④痙攣，⑤項部硬直，⑥腱反射異常，⑦尿閉であるが，原告Ａに上記診察時以前にこれらの症状はみられていない。ｂ　原告が主張するａないしｅの事実があったことは認めるが，次のとおり，これらの事実は，いずれも麻疹脳炎の初発症状と評価できるものではない。
(ａ)　ａ，ｂの各事実について
一般に，神経性，反射性のいわば「パッ」と出る嘔吐は脳炎の兆候とされるが，原告Ａの吐き気ないし嘔吐は，それではなく，感冒性消化不良症でみられる症状と変わりのないものである。
(ｂ)　ｃの事実について
高熱の継続があり，深夜帯で眠っている状態では異常ではない。
(ｃ)　ｄの事実について
このとき，原告Ａは，自分でベッドに起き上がり，身体の向きを変えて足をベッド横の床につけ，介助を受けてベッド横のポータブルトイレに座ることができた。尿が出た後は，介助を受けながら自ら立ち上がってベッドに座り，身体を横たえることができた。ベッドに戻ったときに，看護婦が「どこか痛いところはないか。」と声をかけたところ，返事がなかったので，看護婦は原告Ａの意識を確認するためにその頬を軽くつねったところ，原告Ａは「痛い。」と声を出した。当時原告Ａは麻疹の最盛期にあって高熱が数日継続していたこと，時間帯が深夜であること，原告が１６歳の少女であることを考慮すると，看護婦の呼びかけに返事がないことは異常なことではなく，これを意識レベルの低下の表れと評価することはできない。
(ｄ)　ｅの事実について
このときも，原告Ａは，介助を得ながら，自らベッドから降りてポータブルトイレに座り，自らベッドに戻って横になった。看護婦からの「どこか痛いところは。」との問いかけに返事はなかったが，採血時には「痛い。」と大きな声を出した。看護婦の呼びかけに返事がなかったことは，前同様の理由で意識レベルの低下の徴憑とは評価することはできない。
ｃ　カルテに原告Ａの意識レベルの低下が４月５日から始まった旨の記載があるのは，Ｄ医師の誤記である。
ｄ　グリセオール自体は麻疹脳炎の治療薬ではなく，脳圧亢進を抑制させる作用を有する薬剤にすぎず，グリセオールの投与の有無により麻疹脳炎の予後が左右されたという報告はない。そうすると，仮に原告Ａに対するグリセオールの投与の開始が約半日早かったとしても，原告Ａの後遺症状の重篤化を防げたということはできない。
(2)　被告病院において，原告Ａに十分な量のグリセオールを投与しなかった過失の
有無
ア　原告らの主張
(ア)　グリセオールは，脳浮腫の程度に応じた投与が強く求められる。したがって，Ｄ医師は，原告Ａに麻疹脳炎の発症を認めた後，早期に腰椎穿刺による髄液圧測定，頭部ＣＴ撮影を実施して，麻疹脳炎の程度や症状の進行状況，脳浮腫の状態等を把握し，グリセオールの投与量，投与間隔を症状に適合させるべき注意義務があった。
しかるに，Ｄ医師は，４月７日の午前１１時に至ってようやく腰椎穿刺を，４月８日午後１時３０分に至ってようやく頭部ＣＴ撮影をしたが，それまでの間は，麻疹脳炎の程度，症状の進行状況，脳浮腫の状態等を把握しないまま，漫然と最低限の量のグリセオールの投与（２００mlを１日２回）を指示したにとどまった。府立医大病院への転院後，同病院では，原告Ａの脳浮腫の状態をＭＲＩで確認した上，原告Ａに対し，グリセオール２００mlを１日３回投与したのであって，これに照らしても，Ｄ医師が指示したグリセオールの投与量は不十分であった。(イ)　しかも，現実には，Ｄ医師が指示した量，回数のグリセオールすら原告に投与されなかった。すなわち，Ｄ医師は，グリセオール２００mlを毎日朝夕２回ずつ投与することを指示したから，被告病院において，府立医大病院への転院までに９回の投与が行われなければならなかったはずである。
しかるに，看護記録によって確認できるグリセオール投与回数は３回のみであり，レセプトで確認できるのはグリセオール２００ml瓶７瓶にすぎない。グリセオールの投与が中断されると，かえって脳浮腫を増悪させるリバウンド現象が生じる。原告Ａに，このリバウンド現象が生じた可能性は極めて高い。
イ　被告の主張
(ア)　グリセオールは，脳出血の助長，腎機能障害等の副作用があり，やみくもに多量に投与すればよいというものではない。被告病院での１日当たり４００ml，府立医大病院での１日当たり６００mlはともに適量範囲内である。(イ)　被告病院では，Ｄ医師の指示どおり，原告Ａの入院中，グリセオール２００mlを９回投与されている。
(3)　Ｄ医師がステロイド剤を投与しなかった過失の有無
ア　原告らの主張
脳炎の治療においては，脳の損傷を与えることを可及的に防止することが重要であり，そのために，ステロイド剤投与を実施するべきであった。現に，府立医大病院では，これを実施し，その結果，原告Ａは自発的に開眼するようになった。Ｄ医師は，これをせず，漫然と原告Ａの中枢神経症状が進行するにまかせた。
イ　被告の主張
Ｄ医師は，ステロイド剤投与を検討したが，他の医師とも議論の上，麻疹脳炎に対する効果が確認されていないこと，免疫機能を抑える作用があるため感染症を重篤化させる可能性があること，当時原告Ａの全身状態が定まっておらず，副作用について格段の考慮を必要とする状態にあったこと等からその実施を見合わせたのである。
府立医大病院においても，同療法を実施するか否かについては相当悩んでおり，４月１１日と１８日のＭＲＩの比較から，このままでは脳幹部の破壊の恐れがあると判断したこと，当時原告Ａの全身状態が落ち着いていて副作用の危険が比較的低かったこと等から，その実施に踏み切ったものであって，被告病院での入院中と単純に比較することはできない。
(4)　被告病院の医師が原告Ａを高次医療機関へ転送しなかった過失の有無
ア　原告らの主張


Ｄ医師は内科医であり，被告病院には神経内科の専門医は常駐していなかった。患者の容態の注意深い観察と適切な検査による適切な早期対症療法が要求される脳炎治療を行うためには，神経内科の専門医が常駐していることが必須である。そうすると，被告病院としては，原告Ａの脳炎発症を疑った時点で直ちに神経内科の専門医が常駐している高次病院に転送する義務があったというべきであるが，被告病院はこれを怠った。
イ　被告の主張
被告病院としては，原告Ａに対し，主治医であるＤ医師のみならず，Ｅ内科医長，Ｆ内科医長，Ｇ内科部長，Ｈ小児科医長が連携し，麻疹脳炎が発症した後は，非常勤の神経内科専門医であるＩ医師とも連携して，懸命に治療に当たってきた。麻疹脳炎に対する治療方法は，対処療法としてのグリセオール投与しかなく，どの医療機関においても同様である。したがって，被告病院において原告Ａを高次医療機関に転送するべき義務はなかった。
第３　当裁判所の判断
１　診療経過
前記基礎となる事実に証拠（甲１，３，４，乙９，証人Ｄ，原告Ｃ）及び弁論の全趣旨を総合すると，次の事実が認められる。
(1)　麻疹脳炎発症までの経緯
ア　原告Ａは，３月２９日に４０度まで発熱し，翌３０日の朝には一旦解熱したものの，同日午後から再び熱が上がったので，同月３１日に自宅近くのＫ医院でＪ医師の診察を受けたところ，風邪と診断された。
イ　４月１日午前４時ころ，原告Ａは，激しい腹痛を訴えて被告病院で救急受診したが，特に異常はないと診断され帰宅した。
ウ　４月２日の夜，原告Ａの口内に発疹が現れ，翌３日の朝には胸と足にも発疹が現れたことから，原告Ａは，同日午後，再びＫ医院を受診した。Ｊ医師は，麻疹の疑いがあるとして，原告Ａを被告病院に紹介した（なお，証人Ｄの供述中には，Ｊ医師から原告Ａに麻疹の疑いがある旨の連絡を受けていないとの部分があるが，Ｄ医師がＪ医師にあてた報告の付せん（甲４・９頁）に「ｓ／ｏ（麻疹），・・おそらく先生のご高診通り・・」との記載があることに照らすと，上記部分は採用できない。）。
エ　同日午後６時５０分ころ，原告Ａは，原告Ｃに連れられて被告病院に赴き，Ｄ医師の診察を受けた。このとき，熱は４０・２度を超え，口腔内にコプリック斑が，全身に発疹がそれぞれ生じていた。Ｄ医師は，麻疹の疑いが強いと考え，原告Ａが麻疹患者としては年齢が高く，合併症に対する警戒も必要であったことから，全身管理と合併症が生じた場合に早期対処を可能とするため入院を指示した。オ　Ｄ医師は，原告Ａについて，病院内安静，食事指示及び全身管理を指示した。更に，発熱時の対処として，座薬使用（インテバン座薬２５㎎の挿腔，後に５０㎎に変更）を，脱水予防のために輸液の持続点滴静注（１日当たり１５００ml）を，細菌による二次感染を考慮して抗生物質（１日当たりホスミシン２ｇ）の投与をそれぞれ指示した。
カ　Ｄ医師は，４月４日，原告Ａが麻疹にり患していると確定診断した。同日，原告Ａを診察した小児科のＨ医長も麻疹との診断をし，原告Ａが中耳炎を併発していることを指摘し，抗生物質をパンスポリンに変更するよう助言した。原告Ｃは，同日の夜から，原告Ａに付き添って病室に泊まることとした。キ　Ｄ医師は，同月５日（土曜日）及び６日（日曜日）が非番であった。被告病院では当直医（内科・小児科・産婦人科・外科に各１名）による対処も可能であったが，Ｄ医師は，原告Ａの高熱が続いていたことを考慮し，同月５日は被告病院の宿舎で待機し，同月６日の午前９時ころには出勤して原告Ａを診察する予定をし，その旨看護婦に予め伝えていた。なお，Ｄ医師は，看護婦に対し，麻疹脳炎発症の可能性，意識レベルの観察の必要性等については特段の指示をしていなかった。ク　４月５日の夜から４月６日の朝方にかけて，ａないしｅの各事実が起こった。
(2)　麻疹脳炎に対する被告病院での治療
ア　４月６日午前９時４５分ころ原告Ａを診察したＤ医師は，呼名反応に鈍麻が認められたこと，項部硬直がわずかに認められたこと等から軽度の意識低下を来しており，麻疹脳炎を併発している可能性が強いと考え，直ちに原告Ａに対しグリセオール２００mlを１日２回点滴投与することを指示し，安静確保のため，膀胱バルーンカテーテルを挿入し，同日午前１１時３０分ころ，原告Ａを個室に移した。イ　Ｄ医師は，同月７日，原告Ａの腰椎穿刺を行い，髄液圧を計測するとともに脊髄液を採取し，さらに脳波を測定し，翌８日，原告Ａの頭部ＣＴ検査を実施した。髄液圧は，１９㎝水柱と軽度の上昇が見られ，脳波検査の結果ではびまん性皮質障害があるとされ，さらにＣＴ検査の結果によると，脳圧が亢進していることが確認できたものの，頭蓋内圧は体動脈圧よりも上昇していることはなく，脳ヘルニアもなく，画像上は組織の変形等は確認できなかった。


ウ　原告Ａは，４月６日は，呼名に対して返答したり，「痛い，痛い」と訴えることもあったが，翌７日の昼ころからは，呼名にも反応しなくなり，「アー，アー」と時々声を発するのみであり，痛覚がなく，項部硬直がみられる等，意識障害が急速に進んだ。同月６日の午後４時ころには，原告Ａの意識レベルは，ジャパン・コーマスケールでⅠ-1と判定されたが，同月８日の午後４時ころには，Ⅲ-200と判定されるまでに悪化した。そして，４月９日には，閉眼のまま，呼名にも反応しない「昏睡」の状態に陥った。同日，Ｄ医師は，Ｉ医師に診察を依頼するとともに，副腎皮質ステロイドを投与することの可否について議論したが，効果が確立しておらず，副作用が危惧されるステロイドを投与すべきではないとの結論に至った。エ　Ｄ医師は，同月９日，原告Ｃ及び同Ｂの希望により，原告Ａを府立医大病院（神経内科）に転院させることとしたが，前日夜半より原告Ａに無呼吸状態が起こっていたので，搬送による呼吸状態の悪化を懸念し，気管切開を施行し，翌１０日，府立医大病院に転送した。
(3)　府立医大病院での治療経過
府立医大病院では，原告Ａに対し，４月１０日から同月２８日までグリセオール２００mlを１日３回投与した外，同月１０日から１２日までグロブリン製剤の投与を，同月１８日から同月２７日までスレロイド製剤の投与をそれぞれ行った。原告Ａは，徐々に意識状態が改善し，５月末には清明になったが，頭部ＭＲＩで著しい脳萎縮が認められ，重度の知的障害，両上肢機能の著しい障害，体幹機能障害の重篤な障害が残った。
２　麻疹について
(1)　麻疹は，麻疹ウイルスによる急性伝染性疾患であって，その一般的な臨床経過は次のとおりである（甲９の２，乙３ないし５）。
ア　まず，３８度から３９度の高熱が２日から４日（あるいは３日から５日）ほど続き，発熱後３，４日目に頬粘膜に小斑点（コプリック斑）が９０パーセント以上の確率で出現する（カタル期）。
イ　その後，体温はいったん下降するが，再度高熱となり（二峰性発熱，３９度ないし４０度になる），発疹が出現し，全身に広がり，これが３日ないし４日続く（発疹期）。
ウ　その後解熱し，発疹も消退し，やがて色素沈着を残す形で収束する（回復期）。
(2)　麻疹の合併症には，麻疹ウイルスの直接侵襲による炎症，麻疹ウイルスによって細胞性免疫反応が低下した結果生じるウイルスの重複感染，好中球運動能低下に伴う細菌の二次感染等があり，多彩である（乙２）。(3)　麻疹に対しては特別な治療法はなく，安静と対症療法が中心であり，合併症の早期発見に努めることが求められる（甲９の２）。
３　麻疹脳炎について
証拠（甲８の４，９の１，１３の１，１４，乙１，２，５）によれば，次の事実を認めることができる。
(1)　麻疹脳炎は，麻疹における中枢神経系の合併症であり，その発生頻度は，麻疹患者１０００人に０．５ないし１人（１５００人に１人，２歳以上の麻疹患者の約１０００人から５０００人に１人であるとする文献もある。）程度であるが，年長児や成人に起こりやすい。
(2)　麻疹脳炎の発生機序については明らかにされておらず，麻疹ウィルスの直接侵襲，潜伏ウィルスの活性化，神経アレルギーによる二次脳炎等の各説があり，麻疹早期に発生する脳炎はウィルスの直接侵襲，後期に発生する脳炎は自己免疫反応あるいはアレルギー反応による組織障害によるとの説もある。(3)　麻疹脳炎は，麻疹の発疹出現後３日ないし７日（２日ないし６日）で発症することが多いが，麻疹の症状の軽重と麻疹脳炎の発症とは関係がない。(4)　麻疹脳炎の予後は極めて重篤であり，死亡率は約１０ないし２０パーセントで，高頻度（約５０から９０パーセント）で重篤な神経障害の後遺症を残す。しかし，麻疹脳炎発症時の重症度と予後とも相関しない。
(5)　主要症状は，高熱，意識障害，嘔吐，頭痛，昏睡，痙攣，腱反射異常，項部硬直等で一般の脳炎と大差ないが，髄液所見では液圧が高い。麻疹脳炎に対する特別な治療法はなく，対症療法のみであるが，脳圧亢進に対する治療が急務であって，脳圧亢進は，脳循環や髄液循環を障害し，二次的脳損傷を助長するばかりでなく，最終的には脳ヘルニアを引き起こし，致命的となる。
(6)　脳圧亢進の程度の把握のためには，頭部ＣＴ検査が重要であり，ＣＴ上での脳圧亢進は，中心線の変移，脳室の変形・狭小化，脳溝・脳裂の消失などで判断され，４月８日における原告Ａの脳圧亢進の程度は，さほど進んだものとは言い難い。
４　麻疹脳炎の発症を速やかに把握する医療体制をとらなかった過失の有無及び後
遺症との因果関係について（争点(1)）


(1)　ところで，Ｄ医師は，原告Ａのカルテ中の，①４月７日に作成した頭・頚部ＣＴ検査依頼票に「４月５日より意識レベルが低下した」と（甲４・２頁），②４月９日に神経内科のＩ医師あてに提出した診療照会書には「４月５日より急に意識レベル低下し」と（同２４頁），③同月１０日に府立医大病院あてに作成した「医療機関用診療情報提供書」に「４月５日より急に意識レベルの低下を認め」と（同２８頁），④５月９日付で作成した簡易保険入院証明書には「４月５日夜より意識状態が少し悪くなり」と（同８頁），それぞれ記載している（証人Ｄは，これらの記載について，原告Ａが府立医大病院に転院することが決まった後に③を急いで書き上げたために生じた誤記である旨供述する。しかし，①，②及び④の記載については，合理的な説明はない。特に①は，同月７日に記載したものであって，当日の出来事を２日前と誤記することは考え難い。また，③の「医療機関用診療情報提供書」には，原告Ａの同月３日から同月９日までの意識レベルの推移をグラフ化したものが添付され，そのグラフも同月５日から意識レベルが低下した内容となっている（同２９頁）ところ，係るグラフの同月５日の記載が同月７日の誤記であるとは考え難い。これらを考慮すると，証人Ｄの上記供述は採用することができない。）。これらの記載からすると，Ｄ医師は，４月６日以降の病状の推移も見た上の判断ではあるが，同月５日から原告Ａの意識レベルが低下した旨の認識を有していたことを推認することができる。この事実に，上記３の認定事実を併せ考慮すると，ａないしｄの事実は，いずれも麻疹脳炎の症状であった可能性は否定しえない。とりわけ，ｄのポータブルトイレに座ったが，尿が容易には出ず，閉眼のまま発語せず，問いかけにも返事をしなかったとの事実は，ジャパン・コーマスケールのⅠ-１ないしⅡ-３０に相当する意識障害に当たると見ることが可能であり，遅くともｄの事実が生じた同日午前４時１５分ころまでには麻疹脳炎の初発症状である意識障害が生じていた可能性は高い（看護婦も，異常を感じたために，原告Ａの頬をつねってみており（乙１３），これに「痛い。」と反応したことも軽度の意識障害が生じていたことを否定する理由とはならない。）。ａの吐き気，ｂの嘔吐が麻疹脳炎の初発症状であった可能性は否定できないが，吐き気，嘔吐自体は，感冒性の消化不良症でもみられることであり，ｃの事実も，高熱下の患者においてはよくみられることであって，いずれも麻疹脳炎の症状と積極的に認定するには至らない。
(2)そして，前記認定のとおり，Ｄ医師は，当直の看護婦に対し，麻疹脳炎発症の可能性，意識レベルの観察の必要性について特段の指示はしていない。しかし，麻疹脳炎は，麻疹の合併症として顕著なものであり，その予後は重篤であるから，早期に発症を発見することが重要であり，バイタルのチェック，意識レベルの把握が必要であることは，通常の看護婦であれば理解しているものと判断してことさらに具体的な指示をしないことが，臨床医学の実践としての医療水準に達しないものと断ずることはできない（前記認定のとおり，４月６日午前４時１５分ころには，原告Ａがポータブルトイレに座ったが尿が容易には出ず，閉眼のままで発語もしないし，問いかけにも返事をしないことに異常を感じ，頬をつねってみており，意識障害の有無をチェックすることが重要であることを理解して行動していたことがうかがえる。）。また，上記の同日４時１５分ころの原告Ａの様子も，高熱を発していた１６歳の子の未明における状態であることを考慮すると，高熱及び「ねぼけ」の影響によるものという可能性も全くは否定することができず（乙１１），看護婦が原告Ａの頬をつねってみて意識を確認した上，なお経過を見ることとして医師に連絡しなかったことが，その注意義務に違反するものとまではいうことができない。
(3)　のみならず，仮に，原告Ａの麻疹脳炎が４月６日深夜から未明にかけて発症しており，同日４時１５分ころには，被告病院の看護婦が，これを疑うことができ，当直医師ないしＤ医師に連絡をして，それからさほどの時間をおかずにグリセオール投与を開始し得たとしても，これによって原告Ａの後遺症の重篤化を防ぐことができたことについては，これを認めるに足る証拠がない。すなわち，前記のとおり，麻疹脳炎の発生機序自体が現在の医学では判明していないのであり，一般的に脳圧の亢進が脳循環や髄液循環を障害して二次的脳損傷を助長するとはいえ，原告Ａの後遺症の原因となった脳損傷がウィルスの侵襲等その他の一次的原因によって生じたものか，脳圧の亢進によって二次的に生じたものかも明らかでなく，前記のとおり，原告Ａの意識レベルの低下は４月６日のうちは大きな変動はなく，４月７日に至って急速に進んだこと，４月８日のＣＴ所見によって脳圧の亢進が確認されたとはいえ，その程度はさほど進んだものとは言い難いこと等の諸事情にも鑑みると，４月６日の深夜から早朝におけるグリセオール投与の数時間の遅れが原告Ａの後遺症の程度に何らかの影響を与えたとまで認めるに足る証拠はないと言わざるを得ない。
５　原告Ａに十分グリセオールが投与されなかった過失の有無について（争点(2)）(1)　証拠（甲１０の２，１１，１２，１３，１５，乙１１）によると次の事実が認められる。
ア　グリセオール注（１０％溶液である）の効能書きによると，「その用量は，成人１回２００ないし５００mlを１日１ないし２回，年齢，症状により適宜増減する」とされている。
イ　脳炎の治療，脳圧亢進，脳浮腫対策，脳圧を急速に下げるために投与すべきグリセオールの量について，文献では，「１日３００～５００mg，１日１，２回」（甲１０の２），「２００mlを１ないし２時間で点滴静注。１日３～５回」（甲１１），「３００～５００mlを１日１～２回に分けて」」（甲１２），「１回２００～５００mlを１～３時間で１日１～２回」（甲１３），「２００ml　２～４回／日」（（甲１５），「１日２００－５００ml　１－２回／日」（乙１１添付のもの）などとされている。


平成１６年（ワ）第５３８０号　特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結の日　平成１７年４月１１日
判　　　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　　　　Ｐ１
原　　　　　　告　　　　　　ミスミ株式会社
原告ら訴訟代理人弁護士　　　石井義人
同　　　　　　　　　　　　　濱田佳志
同　　　　　　　　　　　　　安藤誠一郎
同　　　　　　　　　　　　　林健太郎
原告ら補佐人弁理士　　　　　杉本勝徳
被　　　　　　告　　　　　　日本コパツク株式会社
訴訟代理人弁護士　　　　　　増田利昭
訴訟代理人弁理士　　　　　　佐藤英昭
主　　　　　　　　　文
原告らの請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告らの連帯負担とする。
事実及び理由
第１　請求
１　被告は、別紙物件目録記載の物品を製造、販売してはならない。２　被告は、その本店及び営業所内に存する別紙物件目録記載の物品を廃棄せよ。
３　被告は、原告Ｐ１に対し、２３５０万円及びこれに対する平成１６年５月２１日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。４　被告は、原告ミスミ株式会社に対し、１６５０万円及びこれに対する平成１６年５月２１日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
本件は、「被服用ハンガー」に関する特許権を有している原告Ｐ１及び上記特許権の元特許権者から被告に対する損害賠償請求権を譲り受けたという原告ミスミ株式会社（以下「原告会社」という。）が、被告による製品の製造販売が上記特許権の侵害にあたると主張して、原告Ｐ１がその製造販売の差止め等及び損害賠償を、原告会社が損害賠償を、それぞれ請求した事案である。１　前提となる事実（争いのない事実は証拠を掲記しない。）(1)　原告Ｐ１は、下記の特許権（以下「本件特許権」といい、その明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載された発明を「本件発明」と、その明細書を「本件明細書」という。）の特許権者である。なお、本件特許権の当初の特許権者はＰ２であり、原告Ｐ１は、下記のとおり、Ｐ２から特許権移転登録を受けたものである（甲１）。
発明の名称　　　　　　　被服用ハンガー
出願日　　　　　　　　　平成１０年７月２８日
出願番号　　　　　　　　特願平１０－２１２４２５号
公開日　　　　　　　　　平成１２年２月１５日
公開番号　　　　　　　　特開２０００－４１８２５号
登録日　　　　　　　　　平成１３年１月２６日
特許番号　　　　　　　　第３１５３５１３号
移転登録日　　　　　　　平成１４年６月１０日
特許請求の範囲の請求項１は、別紙特許公報（甲２）の該当欄記載のとおり(2)　被告は、別紙物件目録に記載された、商品名を「ＭＢ－４」という物品（以下「イ号物件」という。）を製造販売したことがある（ただし、その構造の説明と、製造販売の時期については、後記のとおり争いがある。）。(3)　Ｐ２は、原告会社との間で、Ｐ２の被告に対する本件特許権侵害に基づく損害賠償請求権を全部原告会社に譲渡する旨の合意をし、その旨を被告に通知した。当該通知は、平成１６年３月１８日に被告に到達した。(4)　被告は、平成１６年９月９日、本件特許権について無効審判請求をした（乙１）。
当該無効審判手続において、原告Ｐ１は、本件明細書の訂正請求をした（以下「本件訂正請求」という。）（甲８の１ないし４）。上記訂正請求による訂正後の特許請求の範囲の請求項１は、下記のとおりである（甲８の４）。
フック部を形成したハンガー本体のアーム部に、略Ｕ字形の合成樹脂製のばねを有するとともにばねの両脚片の外側に開口部を備えたピンチを配設し、前記ピンチを、端部に挟持部及び操作部を、中央部の内側に外向きのばね係止爪を、中央部の外側に前記開口部の一部を塞ぐばね保持片を、それぞれ形成した２個の対向するピンチ片と、前記ピンチ片のばね係止爪と係合する内向きの係止爪を両脚片に形成した略Ｕ字形のばねとで構成した被服用ハンガーであって、前記略Ｕ字形のばねの両脚片を、前記２個の対向するピンチ片のばね係止爪と、該ばね係止爪の上端よりその下端が下方に位置するばね保持片の間に形成された空間にそれぞれ挿入することにより、ばねの脚片に内向きに形成した係止爪とばね係止爪とが係合するように構成したことを特徴とする被服用ハンガー。
２　争点
(1)　本件発明の構成要件とその解釈
〔原告らの主張〕
ア　本件発明の構成要件は、次のとおり分説される。
(1)　フック部を形成したハンガー本体のアーム部に、略Ｕ字形の合成樹脂


製のばねを有するピンチを配設し、
(2)　前記ピンチを、端部に挟持部及び操作部を、中央部の内側に外向きのばね係止爪を、中央部の外側にばね保持片を、それぞれ形成した２個の対向するピンチ片と、前記ピンチ片のばね係止爪と係合する内向きの係止爪を両脚片に形成した略Ｕ字形のばねとで構成した被服用ハンガーであって、(3)　前記略Ｕ字形のばねの両脚片を、前記２個の対向するピンチ片のばね係止爪と、該ばね係止爪の上端よりその下端が下方に位置するばね保持片の間に形
成された空間にそれぞれ挿入することにより、
(4)　ばねの脚片に内向きに形成した係止爪とばね係止爪とが係合するよう
に構成したことを特徴とする被服用ハンガー
イ　構成要件(2)及び(3)の「ばね保持片」について特許発明の構成要件は、明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて定めるべきである。
被告は、本件発明の基本構成は、略Ｕ字形のばねを、中央部外側のばね保持片と中央部内側の外向きのばね係止爪とで両側から係合するところにあると主張するが、そのような記載は本件明細書の特許請求の範囲の記載には存在しない。したがって、被告が主張するように、本件発明における「ばね保持片」とは、外側からばねと係合するものである必要があると解する理由はない。また、本件発明における「ばね保持片」については、これがばねの両脚片を押圧するものでなくとも、また、その下端が挿入したばねの両脚片の先端より上方に位置するものであっても、ばねの両脚片が完全に露出することがなく、ばねが破損した際に、破損したばねが飛散することを防止する作用を有していれば足りる。
ウ　構成要件(3)について
被告は、本件発明の構成要件(3)について、ばね保持片がばねの両脚片をばね係止爪の方向に押しつけることにより、ばねの係止爪とばね係止爪との係合を得るものでなければならないと主張するが、本件明細書の特許請求の範囲には、そのように解すべき記載は存在しないから、被告主張のように解する理由はない。エ　ピンチ片のアーム部への取付け方法及びピンチ片の組立て方法について被告は、本件発明の、ピンチ片のアーム部への取付け方法及びピンチ片の組立て方法について、下記〔被告の主張〕エのとおり主張するが、これらはいずれも本件明細書の実施例の図面等の記載を前提としたものにすぎず、本件明細書の特許請求の範囲の記載に基づかないものであるから、被告主張のように解する理由はない。
〔被告の主張〕
ア　本件発明の構成要件は、次のとおり分説される。
Ａ　フック部を形成したハンガー本体のアーム部に、
Ｂ　略Ｕ字形の合成樹脂製のばねを有するピンチを配設し、Ｃ　前記ピンチを、端部に挟持部及び操作部を、中央部の内側に外向きの
ばね係止爪を、
Ｄ　中央部の外側にばね保持片を、それぞれ形成した２個の対向するピン
チ片と、
Ｅ　前記ピンチ片のばね係止爪と係合する内向きの係止爪を両脚片に形成した略Ｕ字形のばねとで構成した被服用ハンガーであって、Ｆ　前記略Ｕ字形のばねの両脚片を、前記２個の対向するピンチ片のばね係止爪と、該ばね係止爪の上端よりその下端が下方に位置するばね保持片の間に形
成された空間にそれぞれ挿入することにより、
Ｇ　ばねの脚片に内向きに形成した係止爪とばね係止爪とが係合するよう
に構成したことを特徴とする被服用ハンガー
イ　構成要件Ｄ及びＦの「ばね保持片」について
(ア)　本件発明の基本構成は、略Ｕ字形のばねを、中央部外側のばね保持片と中央部内側の外向きのばね係止爪とで両側から係合するところにある（本件特許権についての無効２００１－３５１８５号無効審判請求事件の審決書〔甲７〕５頁１８行ないし１９行）。
したがって、本件発明における「ばね保持片」とは、外側からばねと係合するものである必要がある。
(イ)　また、「ばね保持片」は、ばねの両脚片を、ばね係止爪１４とばね保持片１５とで押圧する等の方法によって保持する作用を有するものでなければならない。
なぜならば、ばねが単にばね係止爪１４とばね保持片１５との間の空間に挿入されているだけであれば、「ばね２が破損した場合に、破損したばね２の破片が飛散することを防止することができる」（本件明細書段落【００１４】）ものとはならず、ばね係止爪１４とばね保持片１５とで押圧等されることによって、ばねの両脚片が固定され、ばねが破損したときにも飛散することを防止することができるようになるからである。
(ウ)　さらに、「ばね保持片」は、その下端がばね係止爪１４の上端より下方に位置しているだけではなく、ばねの両脚片の先端部よりも下方に位置しているものでなければならない。
そうでなければ、ばねの両脚片が露出し、破損したばねの飛散防止効果も生じず、本件明細書に本件発明の効果として記載された、「略Ｕ字形のばねの両脚片が露出することがなく、ばねが破損しても、破損したばねの破片が飛散することがな」い（段落【００２１】）という効果を奏しないことになるからである。
ウ　構成要件Ｆについて
構成要件Ｆは、ばねの両脚片をばね係止爪とばね保持片との間に挿入し、このとき、ばね保持片がばねの両脚片をばね係止爪の方向に押しつけることにより、ばねの係止爪とばね係止爪との係合を得るものでなければならない。その理由は、上記イ(イ)で述べたとおりである。
エ　ピンチ片のアーム部への取付け方法及びピンチ片の組立て方法について(ア)　本件発明におけるピンチ片のアーム部への取付け方法は、ピンチ片に保持溝１６が設けられ、この保持溝１６にアーム部の上縁をはめ込むことにより、保持溝１６がアーム部を保持する構造となっている。(イ)　本件発明におけるピンチ片の組立て方法は、ばね２の脚片２１に形成した係止爪２２とばね係止爪１４とを係合させて一対のピンチ片１を組み付けた後に、ピンチ片１の挟持部１１側から対向するピンチ片１、１を拡開しながらハンガー本体のアーム部（Ｈ１、Ｈ２）を押し込むものである。(2)　イ号物件の構成と本件発明の技術的範囲への属否
〔原告らの主張〕
本件発明の構成要件は、上記(1)〔原告らの主張〕のとおり解釈されるべきである。


イ号物件の構造は、別紙物件目録３に記載のとおり、このうち④及び⑥については、それぞれのうちＡに記載のとおりに説明されるべきものである。そして、イ号物件の突起片１６ａは、ピンチ片の中央部に形成され、破損したばねの飛散を防止する作用効果を有するものであるから、本件発明における「ばね保持片」に相当する。
したがって、イ号物件の構成①ないし⑤は本件発明の構成要件(1)及び(2)を、イ号物件の構成⑥は本件発明の構成要件(3)を、イ号物件の構成⑦は本件発明の構成要件(4)をそれぞれ充足する。
このように、イ号物件は、本件発明の構成要件をすべて充足し、これにより、略Ｕ字形のばねが破損しても、破損したばねが飛散することがなく、かつ、ピンチを簡単に組み立てることができるという本件発明の作用効果を奏するものであるから、その技術的範囲に属するものである。
〔被告の主張〕
ア　本件発明の構成要件は、上記(1)〔被告の主張〕のとおり解釈されるべきである。
イ号物件の構造は、別紙物件目録３に記載のとおり、このうち④及び⑥については、それぞれのうちＢに記載のとおりに説明されるべきものである。イ号物件の構成①ないし③、⑤及び⑦が、それぞれ本件発明の構成要件ＡないしＣ、Ｅ及びＧを充足することは認める。
イ　構成要件Ｄについて
(ア)　イ号物件の突起片１６ａは、単にピンチ片の外側部材１６をそのまま延出しただけの構造であり、外側からばねに係合する構造とはなっていない。(イ)　また、イ号物件の突起片１６ａは、ピンチ片の外側部材１６の延長線上に存在しているだけであり、ばねの両脚片をばね係止爪７と両側から押圧するような構造にはなっていない。
(ウ)　さらに、イ号物件の突起片１６ａの下端は、外向きのばね係止爪７の上端より下方に位置しているものの、ばねの両脚片の先端部よりも上方に位置しており、ばねの両脚片は露出している。
(エ)　このように、イ号物件の突起片１６ａは、本件発明における「ばね保持片」とは構造、作用とも異にするから、「ばね保持片」に相当するものではない。
そして、イ号物件には、他に本件発明におけるばね保持片に相当する部材は存在しないから、イ号物件は本件発明の構成要件Ｄを充足しない。
ウ　構成要件Ｆについて
(ア)　イ号物件では、ばね係止爪と外側部材１６との間の空間に、ばねの両脚片を挿入し、ばね３の付勢力でピンチ片９を押圧することにより、ばね３の係止爪とばね係止爪７とが係合するのであるから、本件発明の構成要件Ｆの係合関係とは異なる。
したがって、イ号物件は本件発明の構成要件Ｆを充足しない。(イ)　イ号物件にばね保持片が存在しないことは、上記イで被告が主張するとおりである。また、上記(ア)のとおりの係合関係を有するため、イ号物件にはばね保持片が存在しない。
このように、イ号物件にはばね保持片が存在しないのであるから、イ号物件は本件発明の構成要件Ｆを充足しない。
エ　ピンチ片のアーム部への取付け方法及びピンチ片の組立て方法について(ア)　イ号物件におけるピンチ片のアーム部への取付け方法は、ピンチ片９のばね係止爪７の上端７ａより上方に、内側に向けて突設した取付突起１５が設けられ、この取付突起１５をアーム部２の凸壁２ａ及び底壁２ｂの間に位置するように組み付け、この組み付け状態をピンチ片９を押圧するばね３の付勢力によって保持させる構造となっており、本件発明のものとは異なる。(イ)　イ号物件におけるピンチ片の組立て方法は、ハンガー本体１のアーム部２に設けられた凸壁２ａと底壁２ｂとの間に、ピンチ片９の取付突起１５が位置するようにして２個のピンチ片９、９を対向させた後に、ばね３を上方から差し込むものであり、本件発明のものとは異なる。
オ　作用効果について
本件発明の作用効果は、略Ｕ字形のばねの両脚片が露出することがなく、ばねが破損しても、破損したばねの破片が飛散することがないというものである。
ところが、イ号物件は、ばねの両脚片が露出しているので、ばねが破損した場合には、破損したばねの破片の飛散が防止できない。したがって、イ号物件は、本件発明の作用効果を奏しない。カ　以上のとおり、イ号物件は、本件発明の構成要件をすべて充足するものではなく、本件発明の作用効果も奏しないものであるから、本件発明の技術的範囲に属するものではない。
(3)　本件特許は特許無効審判により明細書の記載不備を理由に無効とされるべ
きものか
〔被告の主張〕
ア　本件発明の構成要件Ｆは、「前記略Ｕ字形のばねの両脚片を、前記２個の対向するピンチ片のばね係止爪と、該ばね係止爪の上端よりその下端が下方に位置するばね保持片の間に形成された空間にそれぞれ挿入することにより、」というものであるが、このうち「該ばね係止爪の上端よりその下端が下方に位置するばね保持片」の「その」が指し示すものが、「ばね係止爪」、「ばねの両脚片」又は「ばね保持片」のいずれであるか、明らかではない。
したがって、本件特許の特許請求の範囲の記載は、明確性を欠くものであるから、本件特許には特許法３６条６項違反の無効理由が存在する。イ　本件発明の構成要件Ｆの部分に対応する本件明細書の発明の詳細な説明の記載としても、「そして、略Ｕ字形のばね２は、その脚片２１が、ピンチ片１のばね係止爪１４と、このばね係止爪１４の上端よりその下端が下方に位置するばね保持片１５の間に形成された空間１８に挿入することにより、ばね２が破損した場合に、破損したばね２の破片が飛散することを防止することができるものとなる。」（段落【００１４】）とあるのみであって、このうち「このばね係止爪１４の上端よりその下端が下方に位置するばね保持片」の「その」が「ばね係止爪」、「ばねの両脚片」又は「ばね保持片」のいずれを指し示しているか、明らかにされていない。
そのため、発明の詳細な説明の項の記載を参考にして、本件特許における特許請求の範囲の内容を確定することができない。
したがって、本件明細書の記載によって、当業者が本件特許発明を実施することは不可能であるから、本件特許には特許法３６条４項違反の無効理由が存在する。


ウ　上記のとおり、本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものである。
〔原告らの主張〕
本件発明の構成要件(3)中の、「該ばね係止爪の上端よりその下端が下方に位置するばね保持片」の「その」については、「その下端が下方に位置する」との記載がその後に続く「ばね保持片」を説明することが、前後の文脈から明らかであるから、上記「その」が「ばね保持片」を指し示すことも明らかである。このことは、本件明細書の発明の詳細な説明の項の段落【００１４】の記載においても同様である。
したがって、本件明細書の特許請求の範囲の記載についても、発明の詳細な説明の記載についても、被告が主張するような不明確な点は存在せず、被告が主張するような特許無効理由も存在しない。
(4)　本件特許は特許無効審判により新規性ないし進歩性の欠如を理由に無効と
されるべきものか
〔被告の主張〕
ア　本件発明は、以下のとおり新規性ないし進歩性を欠くものであり、本件特許には特許法２９条違反の無効理由が存在する。
すなわち、いずれも本件特許出願前である平成１０年５月６日公開の特開平１０－１１３２７３号公報（乙２）、平成２年３月７日発行の意匠登録第７８２９３５号公報（乙３）及び平成８年８月１３日公開の特開平８－２０５９８４号公報（乙４の２）にそれぞれ記載された各発明（それぞれ以下「引用発明１」ないし「引用発明３」という。）は、いずれも、本件発明と同一であるから、本件発明は新規性を欠くものである。
仮に、引用発明１ないし３に、本件発明と同一でない部分があるとしても、それはわずかな差異にすぎないものであって、当業者であれば、引用発明１ないし３から本件発明に想到することは容易であるから、本件発明は進歩性を欠くものである。
イ　本件特許については、前記「前提となる事実」(4)記載のとおり、訂正請求がされているが、上記訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、あるいは変更するものであり、また、発明をかえって不明瞭にするものであるから許されるものではない。
また、仮に上記訂正請求が認められるとしても、ピンチに開口部を備えることは、周知慣用技術であり、上記特開平８－２０５９８４号公報（乙４の２）にも記載されているものであるから、当業者であれば容易になし得たものである。そして、上記特開平１０－１１３２７３号公報（乙２）には、本件発明におけるばね保持片に相当する箇所が存在するから、開口部の一部を塞ぐばね保持片を設けることも、当業者であれば、上記記載に基づいて容易に想到することができる。したがって、仮に上記訂正請求が認められるとしても、本件発明が進歩性を欠くことに変わりはない。
ウ　上記のとおり、上記訂正請求が認められるか否かにかかわらず、本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものである。
〔原告らの主張〕
ア　被告は、特開平１０－１１３２７３号公報（乙２）に記載された引用発明１を援用する。
しかし、本件発明と引用発明１は、①本件発明においては、ハンガー本体のアーム部にピンチを配設するのに対し、引用発明１では、ハンガー本体のアーム部に相当するハンガー腕ではなく、これと別に設けられた桟材に衣類挟持用のクリップが設けられる点、②引用発明１におけるクリップ板４１ａは、クリップに挿入された付勢部材（ばね）全体を覆うものであり、本件発明においてピンチ片中央部に設けられたばね保持片に相当するものではなく、引用発明１には、他にばね保持片に相当する構成が存在しない点、③引用発明１においては、ばね保持片が存在せず、その結果、本件発明の構成要件(3)を充足しない点において相違する。そして、上記相違点は、わずかなものではなく、当業者において引用発明１から容易に本件発明を想到することができたものではない。イ　被告は、意匠登録第７８２９３５号公報（乙３）に記載された引用発明２を援用する。
しかし、本件発明と引用発明２は、①本件発明においては、ハンガー本体のアーム部にピンチを配設するのに対し、引用発明２では、ハンガー本体のアーム部ではなく、ハンガーの横桟に挟持具が取り付けられる点、②引用発明２におけるクリップ片は、ばね全体を覆うものであり、本件発明においてピンチ片中央部に設けられたばね保持片に相当するものではなく、引用発明２には、他にばね保持片に相当する構成が存在しない点、③引用発明２においては、ばね保持片が存在せず、その結果、本件発明の構成要件(3)を充足しない点において相違する。そして、上記相違点は、わずかなものではなく、当業者において引用発明２から容易に本件発明を想到することができたものではない。ウ　被告は、特開平８－２０５９８４号公報（乙４の２）に記載された引用発明３を援用する。
しかし、本件発明と引用発明３は、①本件発明のばね保持片は、ピンチ片のばね係止爪の上端よりその下端が下方に位置する構造を有するものであるのに対し、引用発明３における飛散防止部８は、そのような位置関係に配置されたものではないから、飛散防止部８は本件発明のばね保持片に相当するものではなく、引用発明３には、他にばね保持片に相当する構成が存在しない点、②引用発明３においては、その下端がばね係止爪の上端より下方に位置するばね保持片が存在せず、その結果、本件発明の構成要件(3)を充足しない点において相違する。そして、上記相違点は、わずかなものではなく、当業者において引用発明３から容易に本件発明を想到することができたものではない。エ　以上のとおり、引用発明１ないし３は、いずれも、本件発明とは異なったものであり、かつ、これらによって、本件発明の進歩性も否定されるものではないから、被告が主張するような特許無効理由は存在しない。(5)　原告会社との関係で特許法１０２条及び１０３条は適用されるか
〔被告の主張〕
特許法１０２条及び１０３条は、特許権者又は専用実施権者による請求について適用されるものである。
ところが、原告会社は、本件特許権の特許権者ではなく、過去にそうであったこともない。
したがって、原告会社との関係で、特許法１０２条及び１０３条は適用されない。
〔原告会社の主張〕
争う。
(6)　損害の額
〔原告らの主張〕


ア　原告会社が譲り受けたＰ２の損害　　　　　　　　　１６５０万円被告は、遅くとも平成１３年１月ころ以降現在まで、イ号物件を業として製造、販売しており、その数量は１月当たり少なくとも１０万本に上る。Ｐ２が代表者を務める株式会社トスは、本件発明の実施品であるハンガーを販売していたが、その１本当たりの利益額は１０円である。被告によるイ号物件の販売行為がなければ、株式会社トスは自らのハンガーを販売することができた。
したがって、被告によるイ号物件の販売行為により、Ｐ２は、本件特許権の登録日である平成１３年１月２６日から原告Ｐ１への移転登録日の前日である平成１４年６月９日までの１６．５月分である少なくとも１６５万本の販売利益である少なくとも１６５０万円の損害を被った。
原告会社は、Ｐ２の被告に対する上記損害賠償請求権を譲り受けた。イ　原告Ｐ１の損害　　　　　　　　　　　　　　　　　２３５０万円原告Ｐ１は、本件発明の実施品であるハンガーを販売しているが、その１本当たりの利益額は１０円である。
被告によるイ号物件の販売行為がなければ、原告Ｐ１は自らのハンガーを販売することができた。
したがって、被告によるイ号物件の販売行為により、原告Ｐ１は、本件特許権の原告Ｐ１への移転登録日である平成１４年６月１０日から現在までの２３．５月分である少なくとも２３５万本の販売利益である少なくとも２３５０万円の損害を被った。
〔被告の主張〕
否認ないし争う。
なお、被告は、平成１３年７月をもって、イ号物件の製造販売を終了した。
第３　当裁判所の判断
１　争点(4)（本件特許は特許無効審判により新規性ないし進歩性の欠如を理由に無効とされるべきものか）について
(1)ア　本件明細書（甲２）の発明の詳細な説明の項には、以下のとおりの記載が存在する。
(ア)　「発明の属する技術分野」の項
本発明は、被服用ハンガーに関し、特に、スラックス、スカート等の被服（本明細書において、単に「被服」という。）を、縫製工場から販売店等へ出荷する際に使用される業務用の被服用ハンガーに関するものである。(イ)　「従来の技術」及び「発明が解決しようとする課題」の項被服を、縫製工場から販売店等へ出荷する際に使用される業務用の被服用被服用〔判決注・「被服用」が重複して記載されているのは誤記と認める。〕ハンガーとして、従来、フック部を形成したハンガー本体のアーム部に、略Ｕ字形のばねを有するピンチを配設した被服用ハンガーが汎用されている…。この被服用ハンガーは、被服を被服用ハンガーに保持した状態で、縫製の際に使用した針の残留を検知する検針装置にかけることができるように、略Ｕ字形のばねを有するピンチを含むすべての部材を、鉄分を有しない合成樹脂により製造するようにしている。
合成樹脂製のばねは、金属製のばねに比べて破損し易いという問題があった。しかしながら、従来の被服用ハンガーは、被服用ハンガーのピンチを組み立てる際の作業性等を考慮して、ピンチを開放的な構造としているため、略Ｕ字形のばねが露出し、このため、ばねが破損したとき、破損したばねの破片が飛散して、作業者等が負傷するおそれがあった。
本発明は、上記従来の被服用ハンガーの有する問題点に鑑み、ピンチに用いる略Ｕ字形のばねが破損しても、破損したばねの破片が飛散することがなく、かつ、被服用ハンガーのピンチを簡単に組み立てることができる被服用ハンガーを提供することを目的とする。
(ウ)　「課題を解決するための手段」及び「発明の効果」の項本発明の被服用ハンガーによれば、ピンチを構成する２個の対向するピンチ片の中央部の内側に外向きのばね係止爪を、中央部の外側にばね保持片を、それぞれ形成し、略Ｕ字形のばねの両脚片を、２個の対向するピンチ片のばね係止爪と、ばね係止爪の上端よりその下端が下方に位置するばね保持片の間に形成された空間にそれぞれ挿入することにより、ばねの脚片に内向きに形成した係止爪とばね係止爪とが係合するように構成するようにしているので、略Ｕ字形のばねの両脚片が露出することがなく、ばねが破損しても、破損したばねの破片が飛散することがなく、安全性の高い被服用ハンガーとすることができる。イ　なお、本件訂正請求のうち、上記アの記載に関係する部分は、以下のとおりである。
(ア)　「従来の技術」及び「発明が解決しようとする課題」の項の記載中、「被服を、縫製工場から販売店等へ出荷する際に使用される業務用の被服用被服用ハンガーとして、」との記載のうち、「被服用被服用ハンガー」とあるのを、誤記訂正を目的として「被服用ハンガー」と訂正する。(イ)　「課題を解決するための手段」及び「発明の効果」の項の記載中、「ピンチを構成する２個の対向するピンチ片の中央部の内側に外向きのばね係止爪を、中央部の外側にばね保持片を、それぞれ形成し、」とあるのを、特許請求の範囲の記載の訂正と整合させるために、明瞭でない記載の釈明を目的として、「ピンチを構成する２個の対向するピンチ片の中央部の内側に外向きのばね係止爪を、中央部の外側に開口部の一部を塞ぐばね保持片を、それぞれ形成し、」と訂正する。ウ　上記のとおりの本件明細書の記載に照らせば、本件発明は、被服を縫製工場から販売店等へ出荷する際に使用される業務用の被服用ハンガーにおいて、略Ｕ字形のばねを有するピンチを含むすべての部材を合成樹脂により製造しているが、従来の被服用ハンガーは、ピンチを組み立てる際の作業性等を考慮して、ピンチを開放的な構造としているため、略Ｕ字形のばねが露出し、このため、ばねが破損したとき、破損したばねの破片が飛散して、作業者等が負傷するおそれがあるという課題が存在したところ、ピンチの組み立ての容易性を確保しつつこの課題を克服するため、本件特許請求の範囲の記載のとおりに、略Ｕ字形のばねの脚片を、ピンチ片のばね係止爪と、ばね保持片の間に形成された空間に挿入させ、ばねの脚片に形成した係止爪とばね係止爪とが係合するように構成することで、略Ｕ字形のばねの両脚片を露出させず、これによって、ばねが破損しても、破損したばねの破片が飛散することがなく、安全性を高めるという効果を達しようとするものであると認められる。


(2)ア　本件特許出願前である平成１０年５月６日に公開された特開平１０－１１３２７３号公報（乙２）には、以下の記載があることが認められる。
(ア)　特許請求の範囲の項【請求項１】
中央部に上方に向かってフックが突設され、かつ、中央部から左右に向けて先下がりに設けられた左右一対の衣類吊持杆を有するハンガー本体と、上記一対の衣類吊持杆の先端部間に差し渡された桟材と、この桟材に摺接状態で長手方向に移動可能に付設された衣類挟持用の少なくとも一対のクリップとを備えて形成された衣類用ハンガーにおいて、上記クリップは、上記桟材回りに回動することによって衣類を挟持して吊持する鉛直姿勢と、この鉛直姿勢から所定角度傾斜した傾斜姿勢との間で姿勢変更可能に桟材に取り付けられ、上記桟材は、上記クリップの桟材に沿った長手方向への移動を規制する複数のクリップ移動規制部を有し、上記クリップは、鉛直姿勢に設定された状態で上記クリップ規制部によって上記移動が規制され、傾斜姿勢に設定された状態で上記移動の規制が解除されるように構成されていることを特徴とする衣類用ハンガー。
(イ)　発明の詳細な説明の「発明の実施の形態」の項、段落【００２２】
ないし【００２８】
…クリップ４は、左右一対のクリップ板４１と、これらクリップ板４１の略中央部の対向面に互いに対向する方向に向かって突設された軸受板４２と、各クリップ板４１の下端部の対向面に互いに対向する方向に向かって膨設された膨設部４３と、一対のクリップ板４１を付勢状態で互いに結合する付勢部材４４とを備えて形成されている。
上記クリップ板４１は、クリップ板本体４１ａと、このクリップ板本体４１ａの外周部に裏面側に向かって環状に突設された環状壁部４１ｂとを備えて形成され、この環状壁部４１ｂに囲繞された空間に上下方向に延びるように左右一対の軸受板４２が設けられ、これら軸受板４２間に上記付勢部材４４を装着する装着空間４１ｃが形成されている。
上記軸受板４２は、上下の裾部から中央部分に向けて盛り上がった軸受部（嵌合片）４２ａを有しており、この軸受部４２ａに上記桟材本体３１の径より僅かに大きい径を有する半円状の円弧部４２ｂが設けられている。これら左右一対の円弧部４２ｂが桟材本体３１に外嵌された状態で一対のクリップ板４１からなるクリップ４が桟材本体３１に装着されるようになっている。また、上記円弧部４２ｂの下部の軸受板４２間には架橋片４２ｃが架橋されている。この架橋片４２ｃとクリップ板本体４１ａとの間には上記付勢部材４４の側部が挿通され得る隙間が形成されている。
上記膨設部４３は、クリップ板４１の装着空間４１ｃの下部の仕切り片４１ｄによって仕切られた部分に嵌め込まれたゴム製の緩衝材４３０によって形成されている。この緩衝材４３０は、上部が環状壁部４１ｂの上縁部と面一状態の直方体状に形成され、下部が側面視で円弧状に膨出されて蒲鉾状に形成されている。そして、左右一対のクリップ板４１の下縁部間に衣類を配置して各下縁部を互いに押圧接近させることにより左右の膨設部４３が衣類を押圧挾持し、これによる膨設部４３の弾性変形で膨設部４３間に挾持された衣類が外れ難くなるようにしている。
上記付勢部材４４は、弾性変形し得る硬質の合成樹脂がＵ字形状に成形され、かつ、両端部が互いに当接するように形成されている。従って、上記両端部を離間させると、両端部が当接する方向に付勢力が生じるようになっている。この付勢部材４４は、幅寸法がクリップ板４１の装着空間４１ｃの軸受板４２間の隙間寸法よりも小さく設定されているとともに、上下寸法が桟材本体３１の直径の２倍強に設定されている。また、付勢部材４４の上部の曲折部分は、内面の円弧の径寸法が桟材本体３１の径寸法より若干大きく設定され、これによって桟材本体３１が上記曲折部分に嵌まり込み得るようにしている。
このような付勢部材４４は、両端部に互いに接近する方向に突設された一対の爪片４４ａを有しており、付勢部材４４の両側部が一対のクリップ板４１のクリップ板４１に上方から差し込まれた状態で、爪片４４ａが架橋片４２ｃを潜って架橋片４２ｃに係合し、これによって付勢部材４４が抜け止めされた状態で一対のクリップ板４１を結合し、…クリップ４が得られるようになっている。このようにして形成されたクリップ４は、付勢部材４４が弾性変形した付勢力によって各クリップ板４１の架橋片４２ｃを互いに接近する方向に押圧することにより膨設部４３同士が押圧当接されるようになっている。そして、桟材本体３１に対して円弧部４２ｂを外嵌させた状態で各クリップ板４１を互いに対向させ、この状態で上記のように付勢部材４４の両側部をそれぞれの装着空間４１ｃに挿入することによって、…桟材本体３１にクリップ４が装着された状態になる。イ　そして、上記のとおりの記載及び同公報の第１図、第３図によれば、同公報の記載において、ハンガー腕、付勢部材、付勢部材の両側部、爪片、クリップ、クリップ板及び架橋片が、それぞれ本件発明におけるハンガー本体、ばね、ばねの両脚片、係止爪、ピンチ、ピンチ片及びばね係止爪に相当することは明らかである。
そうすると、引用発明１は、少なくとも、フック部を形成したハンガー本体に取り付けられた桟材本体に、ピンチを配設したものであり、当該ピンチは、中央部の内側に外向きのばね係止爪を形成した２個の対向するピンチ片と、前記ピンチ片のばね係止爪と係合する内向きの係止爪を両脚片に形成した略Ｕ字形の合成樹脂製のばねとで構成されたものであり、ばねの両脚片を、対向するピンチ片のピンチ片本体とばね係止爪との間に形成された空間にそれぞれ挿入することによって、ばねの係止爪とばね係止爪が係合するように構成されたものであると認められる。


(3)　そこで、本件発明と引用発明１とを比較すると、両者は、いずれも、略Ｕ字形の合成樹脂製のばねを有するピンチが配設され、前記ピンチが、中央部の内側に外向きのばね係止爪を形成した２個の対向するピンチ片と、前記ピンチ片のばね係止爪と係合する内向きの係止爪を両脚片に形成した略Ｕ字形のばねとで構成した被服用ハンガーであって、前記略Ｕ字形のばねの両脚片を、前記２個の対向するピンチ片のばね係止爪と、ピンチ片の本体（引用発明１）ないしピンチ片に形成されたばね保持片（本件発明）との間に形成された空間にそれぞれ挿入することにより、ばねの脚片に内向きに形成した係止爪とばね係止爪とが係合するように構成したことを特徴とする被服用ハンガーである点で一致し、以下の各点で一応相違するということができる。
①　ピンチが、本件発明においては「ハンガー本体のアーム部」に配設されるのに対し、引用発明１においてはハンガー本体に取り付けられた桟材本体に配設
される点
②　ピンチ片の端部に、本件発明においては「挟持部」及び「操作部」が形成されるのに対し、引用発明１においては特段の部位形成がされる旨の記載がない点③　本件発明においては、ピンチ片の中央部の外側に、その下端がばね係止爪の上端より下方に位置するように、ばね保持片が形成されるのに対し、引用発明１においては、ピンチ片本体がばねの両脚部分の外側全体を覆うように一体として形成され、特段の部位形成がされていない点。
(4)　上記(3)の各相違点について検討する。
ア　相違点①について
確かに、本件発明においては、ピンチは「ハンガー本体のアーム部」に配設するものとされているのに対し、引用発明１においては、ハンガー本体に桟材本体が取り付けられ、これにピンチが配設されている。しかしながら、「ハンガー本体」や「アーム部」の形状について、本件発明は何ら限定するところがなく（本件明細書においても、「発明の実施の形態」の項の段落【００１０】に、ハンガー本体の形状は任意の形状のものを採用することができる旨記載されている。）、本件明細書にも、ピンチを「ハンガー本体のアーム部」に取り付けることにより格別の作用効果がある旨の記載も示唆もない。また、上記(1)のとおり、本件発明は、従来汎用されている「フック部を形成したハンガー本体のアーム部に、略Ｕ字形のばねを有するピンチを配設した被服用ハンガー」を前提として、そのピンチ部を改良しようとするものであり、被服用ハンガーを、上記のように「フック部を形成したハンガー本体のアーム部に、略Ｕ字形のばねを有するピンチを配設」して構成することは、例えば本件特許出願前に刊行された意匠登録第７８２９３５号公報（乙３）及び特開平８－２０５９８４号公報（乙４の２）にも記載されているところであり、本件特許出願当時の当業者にとって周知慣用技術であったと認められる。
したがって、引用発明１において、桟材本体をハンガー本体に取り付ける別部材とせず、これに相当する部分を一体としてハンガー本体を形成し、これにピンチを配設するように構成することは、単なる設計事項にすぎないというべきである。
よって、上記相違点①は、実質的には相違点にはあたらない。
イ　相違点②について
確かに、本件発明においては、ピンチ片の端部に、「挟持部」及び「操作部」を形成するとされているのに対し、引用発明１においては特段の部位形成がされる旨の記載がない。
しかしながら、上記「挟持部」及び「操作部」について、本件明細書には、「発明の実際の形態」の項の段落【００１２】において、「ピンチ片１の本体１０の一端に被服を挟持する挟持部１１を、他端に指をかけて押圧する操作部１２を形成」する旨が記載されているにすぎず、その形状等については何らの限定もなく、これを設けることによる格別の効果も示唆されていない。したがって、上記「挟持部」及び「操作部」とは、ピンチ片において、それぞれ端部に所在する、「被服を挟持する」部位及び「指をかけて押圧する」部位を示しているにすぎないものと解すべきである。
そうすると、引用発明１においては、クリップ板の下端部が被服を挟持する部位である「挟持部」に、上端部が指をかけて押圧する部位である「操作部」に、それぞれ相当するというべきであるから、上記相違点②は、実質的には相違点ではないということができる。
なお、仮に、上記「挟持部」及び「操作部」について、本件発明の実施例を示している本件明細書の第３図等に示されているように、これを、ピンチ片の端部の形状を、その中心部の形状から変更したものであることが必要であると解するとしても、そのようにピンチ片を構成することは、例えば本件特許出願前に刊行された特開平８－２０５９８４号公報（乙４の２）にも記載されているところであり、本件特許出願当時の当業者にとって周知慣用技術であったと認められる。したがって、引用発明１において、ピンチ片の両端部の形状をその中心部の形状から変更し、「挟持部」及び「操作部」を形成することも、単なる設計事項にすぎないというべきである。
よって、上記相違点②も、実質的には相違点にはあたらない。
ウ　相違点③について
本件発明においては、ピンチ片の中央部の外側に、その下端がばね係止爪の上端より下方に位置するようにばね保持片を形成するとされている。しかし、本件明細書には、ばね保持片について、上記以外にその形状、大きさ及び個数を限定する記載は存在せず、その作用効果についても、上記(1)のとおり、「略Ｕ字形のばねの両脚片が露出することがなく、ばねが破損しても、破損したばねの破片が飛散することがな」い旨が記載されているにとどまり、特段の部位として形成することで、格別の作用効果を奏する旨の記載も示唆も存在しない。したがって、本件発明におけるばね保持片としては、ピンチ片の中央部の外側に所在し、その下端がばね係止爪の上端より下方にあるように形成された部位で、ばねの両脚片を露出させず、ばねの破損時にその破片が飛散することを防止する効果を奏するようなものであれば足りるものというべきである。ところで、引用発明１においては、ピンチ片本体がばねの両脚部分の外側全体を覆うように、一体として形成されている。


このように、ピンチ片本体がばねの両脚部分の外側全体を覆うように構成すれば、ばねの破損時にその破片が飛散することを防止することができることは明らかであるから、引用発明におけるピンチ片本体は、本件発明において「ばね保持片」を形成することによる作用効果を奏しているということができる。そして、引用発明１におけるピンチ片本体は、上記のとおりばねの両脚部分の外側全体を覆うように、一体として形成されているのであるから、ピンチ片本体においてばねの両脚部分を覆う部分は、ばね係止爪の上端よりも下方にまで及んでいることは明らかである。
そうすると、引用発明１におけるピンチ片本体は、本件発明におけるばね保持片と、その構成においても作用効果においても同一であり、これに相当する部分を含んだものということができる。
そして、上記のとおり、ばね保持片を特段の部位として形成することで、格別の作用効果を奏する旨の記載や示唆が本件明細書に存在せず、また、そのような作用効果が当然に考えられるものともいえないから、引用発明１は、本件発明における「ばね保持片」に相当する部位を有しているというべきである。よって、上記相違点③も、実質的には相違点にはあたらない。(5)　以上のとおり、本件発明は、本件特許出願前に頒布された刊行物である特開平１０－１１３２７３号公報（乙２）に記載された引用発明１と同一のものであるというべきであるから、本件特許には、特許法１２３条１項２号、２９条１項３号の無効理由が存するというべきである。
(6)ア　なお、本件特許につき、前記「前提となる事実」(4)のとおり、無効審判請求において、本件訂正請求がされている。
本件訂正請求のうち、特許請求の範囲の請求項１の記載に係る部分は、①ピンチ片の中央部の外側に開口部を備えること、及び、②ピンチ片に形成するばね保持片を、前記開口部の一部を塞ぐように形成すること、の２点であり、いずれも特許請求の範囲を減縮しようとするものであると認められる。イ　このうち、上記①の、ピンチ片の中央部の外側に開口部を備えることは、本件特許出願前である平成８年８月１３日公開の特開平８－２０５９８４号公報（乙４の２）に記載された構成であり、本件特許権の権利者である原告Ｐ１も、上記無効審判請求事件において、本件特許出願時に周知慣用の技術であったと主張しているところである（審判事件答弁書〔乙９〕７頁）。ウ　また、上記②についても、訂正後の本件明細書（甲８の４）には、ばね保持片の大きさ、形状及び個数について、上記以上に限定する記載は存在せず、また、ばね保持片を、ピンチ片に備えられた開口部の一部を塞ぐように形成することによる格別の作用効果も、何ら記載されていない。
そして、ばね保持片をこのように形成することによって得られる作用効果としては、ばねの破損時に、ピンチ片の開口部からばねの破片が飛散することを防止するという効果のほかに、当然に考えられる作用効果は認められない。したがって、本件訂正請求による訂正後の本件発明におけるばね保持片としても、前記(4)ウで述べたほか、開口部の一部を塞ぐように形成されたものであれば足りるというべきである。
前掲特開平８－２０５９８４号公報には、特許請求の範囲の請求項１に、「受け止め部の飛散防止部側先端部と飛散防止部の受け止め部側先端部とがクリップ片を成形する金型の摺動方向に直交する方向で重なり合わないように形成したことを特徴とする合成樹脂製クリップ。」との、段落【００１５】に、「また、上記飛散防止部８は、クリップ片２の操作部から合成樹脂製バネ３の掛合部４の近傍位置まで延出されたもので、図３に示すように飛散防止部８の先端８ａと受け止め部６の先端６ａとはこのクリップ片２を成形する金型（図示せず）の摺動方向Ｘに直交する方向Ｙで重なり合わないように隙間を持たせてある。このように、飛散防止部８の先端８ａと受け止め部６の先端６ａとが方向Ｙで重なり合わないようにすると金型が互いに干渉しないことから、クリップ片２を形成する成形金型が一対で済ませられるのである。」との記載があることが認められる。上記記載は、飛散防止部８の先端８ａと受け止め部６の先端６ａとが方向Ｙで重なり合うようにする方法もあること、及びそのようにすると金型が互いに干渉するためクリップ片２を形成する成形金型が一対で済むという引用発明３の作用効果を奏しないこと（したがって、引用発明３の技術的範囲内ではないこと）をも示唆しているということができる。
そうだとすると、同公報に接した当業者は、引用発明１に、ピンチ片の中央部の外側に開口部を設けるという周知慣用技術を適用するに当たり、引用発明３の飛散防止部８の先端８ａを変更して、同発明の開口部の上方の一部を上記飛散防止部８の先端８ａで塞ぐように形成し、飛散防止部８の先端８ａと受け止め部６の先端６ａとがクリップ片２を形成する金型の摺動方向Ｘに直交する方向Ｙで重なり合うようにすることに容易に想到し得たものと認められる。ところで、前記(4)ウで述べたとおり、本件発明におけるばね保持片としては、ピンチ片の中央部の外側に所在し、その下端がばね係止爪の上端より下方にあるように形成された部位で、ばねの両脚片を露出させず、ばねの破損時にその破片が飛散することを防止する効果を奏するようなものであれば足りるものであって、引用発明１のピンチ片本体は、訂正前の本件発明におけるばね保持片に相当する部分を含んだものということができる。そして、引用発明１に、ピンチ片の中央部の外側に、開口部の上方の一部を塞ぐように形成した場合には、当該塞いだ部分（引用発明３における飛散防止部８の先端８ａを変更した部分）は、ピンチ片の中央部の外側に所在し、その下端がばね係止爪の上端より下方にあるように形成された部位であって、ばねの両脚片を露出させず、ばねの破損時にその破片が飛散することを防止する効果を奏することが明らかであるから、本件訂正請求による訂正後の本件発明における「ばね保持片」に相当する部位ということができる。したがって、上記②の点は、引用発明１、３と周知慣用技術から、当事者において容易になし得た設計事項にすぎないというべきである。


平成１５年(ワ)第１２８号不正競争行為差止等請求事件
口頭弁論終結日　平成１５年５月１９日
判　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　　　株式会社タイイング
訴訟代理人弁護士　　　　　寺　尾　　　寛
同　　　　　　　　　　　　佐　藤　　　昇
被　　　　　　告　　　　　株式会社ゼロファーストデザイン
訴訟代理人弁護士　　　　　小　林　幸　夫
補佐人弁理士          　　野　本　陽　一
主　　　　　　　文
１　原告の請求をいずれも棄却する。
２　訴訟費用は，原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
１　被告は，別紙物件目録(1)記載の家具（以下「被告家具」という。）を製造し，販売してはならない。
２　被告は，原告に対し，金３７１万２０００円及びこれに対する平成１５年１月２２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
本件は，原告が，被告による被告家具の製造販売が不正競争防止法（以下「不競法」という。）２条１項１号及び３号の不正競争行為に当たるとして，同法３条，４条に基づき，被告家具の製造販売の差止め及び損害賠償を求めた事案である。
１　争いのない事実等
(1)　原告は，店舗における営業名をマイスターとして，デザイン家具の製造，販売を業とする株式会社である。
被告は，家具メーカーなどへのデザイン提供を主たる業務とする株式会社である。
(2)　原告は，別紙物件目録(2)記載の家具（以下「原告家具」という。）を平成１３年１月中旬から販売している（甲３の１ないし３）。
２　争点
(1)　不競法２条１項１号所定の不正競争行為の成否
(2)　同項３号所定の不正競争行為の成否
(3)　損害額
第３　争点に関する当事者の主張
１　不競法２条１項１号所定の不正競争行為の成否
（原告の主張）
(1)　原告家具の特徴及び商品等表示性
原告は，平成１２年７月，原告家具を試作し，発表した。原告家具は，独自の形態を有するいわゆるデザイン家具であって，以下のとおりの特徴がある。そして，それらの特徴は，原告の商品又は営業を示す商品等表示に該当する。
ア　正六角形を模した形状を基本として，その組合せにより，自由にその大きさを変えられる。
イ　正六角形を模すに際して，完全な正六角形を採用せず，角に曲線を採用して六角形の形状を独自のものとした。
ウ　イの特徴を活かしながら，アの目的を達成するために，単純に一つの六角形を１単位とはせず，六角形の両外側に，六角形の一辺の長さの半分の長さの直線の張り出しを設けたものを１単位とし，４つの単位を組み合わせることにより，その中間に新たな六角形を形成し，５つの六角形ができるようにした。
(2)　周知性
原告は，原告家具が，発表時に雑誌に取り上げられて，好評を博したため，原告家具の本格的な製造に着手し，平成１３年１月中旬から販売を開始した。原告家具は，その独自のデザインが評判を呼び，雑誌に取り上げられたほか，平成１３年４月には銀座松屋で開催された家具展にも出品された。また，原告は，平成１３年初めの販売開始以来，平成１５年２月末までの間に，原告家具を合計６５４セット（六角形二つで１販売単位）販売した。販売形態は，店頭等での個人売り，同業者及び内装業者向けがあり，首都圏中心であるが，ほぼ日本全国に及んでいる。
以上の販売状況等によれば，原告家具の上記のような独自の形態は，遅くとも平成１３年８月ころまでには，少なくともデザイン家具業界においては，原告の営業，又は製造販売する商品等を示す表示として周知となった。
(3)　類似性
被告は，平成１４年９月ころから被告家具を製造し，同年１０月ころからこれを販売している。被告家具の商品形態上の特徴は，別紙物件目録(1)記載のとおりであり，前記(1)アないしウの特徴をすべて備えているので，その形態は原告家具と類似するといえる。
（被告の反論）
(1)　商品等表示性及び周知性
商品の形態が，不競法２条１項１号所定の商品等表示となり得ることは一般論として認める。しかし，六角形を基本形状として組合せができるユニット家具は，原告家具が販売される前から，既に多数存在していた状況に照らすならば，原告が主張する原告家具の形態は，形態上の特徴とはいえないので，商品等表示には当たらない。
また，原告家具の販売状況，宣伝状況からすると，原告家具の形態が，原告の営業又は商品等を示す表示として周知となったとはいえない。
(2)　類似性
原告家具と被告家具の形態は，①商品の大きさが相違すること，②原告家具がビス止めによって眼鏡型のユニット家具を構成するのに対し，被告家具は一体成形された六角形を単位とした家具であること，③原告家具は，主として小物用の棚として利用されるユニット家具であるのに対して，被告家具は，机に用いたり，曲線を生かした陳列台に用いたりできるなど，組合せのバリエーションにおいて異なることなどの相違点があり，類似しない。
２　不競法２条１項３号所定の不正競争行為の成否
（原告の主張）
原告は，平成１３年１月中旬から，原告家具の販売を開始したが，原告家具は，前記１(1)のアないしウのとおりの形態的特徴を有する。被告は，平成１４年１０月ころから被告家具を販売している。被告家具は，前記(1)のアないしウの特徴をすべて備えており，また，別紙物件目録(1)の図面と同(2)の写真を対比すれば，被告家具が原告家具の形態に酷似していることは明らかである。


また，被告は，原告に対し，平成１４年１０月１５日，被告家具の製造販売の許諾を求めてきたから，被告に原告家具を模倣する意図があったことは明らかである。
したがって，被告家具は原告家具の形態を模倣したものである。
（被告の反論）
原告の主張を否認する。
被告は，被告家具の製造販売に関し，原告に許諾を求めたことはない。被告代表者は，紛争が生ずるのを回避し，原告家具と被告家具との相違点を確認するために，原告のショールームを訪ねて，担当者に被告家具の図面を示して説明したことはあるが，許諾を求めたことはない。
また，前記１の被告の反論(2)のとおり，被告家具の形態は，原告家具に類似しない。
さらに，原告家具は，何ら形態的特徴を有しておらず，その形態は，ユニット家具として通常有する形態であるから，不競法２条１項３号により保護されるものではない。
３　損害額
（原告の主張）
被告は，平成１４年９月ころから被告家具を製造し，同年１０月ころからこれを販売している。
現在までの被告家具の販売数は，推定１００台（セット）であり，その販売利益は，原告の粗利から推定して合計３７１万２０００円であるから，この金額が原告の被った損害額と推定される。
（被告の主張）
原告の主張を争う。被告は，被告家具を販売したことはない。
第４　当裁判所の判断
１　争点１（不競法２条１項１号の不正競争行為の成否）について商品の形態は，必ずしも商品の出所を表示することを目的として選択されるものではないが，商品の形態が他の商品と識別し得る独特の形態を有し，かつ，商品の形態が，長期間継続的かつ独占的に使用されるか，又は，短期間であっても商品形態について強力な宣伝等が伴って使用されたような場合には，商品の形態が商品等表示として需要者の間で広く認識されることがあり，そのような場合には，商品の形態が不競法２条１項１号により保護されると解するのが相当である。そこで，この点について，以下検討する。
(1)　事実認定
前記争いのない事実等，証拠（甲１ないし５，乙１，３ないし５，１１，１２，枝番号の記載は省略する。以下同じ。）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められ，これを覆すに足りる証拠はない。
ア　原告家具の形状，販売状況等
(ア)　原告は，平成１２年７月ころ，原告家具を試作し，平成１３年１月中旬からその販売を開始した。原告は，販売開始から平成１５年２月末までの約１３か月間に，原告家具を約６５０セット販売した（甲３ないし５）。(イ)　原告家具は，圧縮した１枚板を上下２枚重ね合わせ，ジョイントビスで止めたものであり，別紙物件目録(2)の写真の左上側に示されているように，六角形を横に二つ並べたような形状のものが基本単位（１セット）となっており，これを組み合わせて使用するユニット家具であり，主として小物用の棚として利用される（別紙物件目録(2)の写真は，原告家具を組み合せた使用例である。）。原告は，上記基本単位を販売単位として，原告家具を販売している。(ウ)　平成１３年１月から同年８月ころに発行された十数誌の雑誌に，原告の店舗「マイスター」の紹介記事が掲載された。同記事には，原告家具の形状が分かる写真が掲載されている（甲１）。
(エ)　原告は，平成１３年４月，銀座の松屋デパートにおいて開催された家具展に原告家具を出品した（甲２）。
イ　被告家具の形状等
被告家具は，別紙物件目録(1)の図面１枚目左上に示されたように，やや扁平な六角形の形状をしたユニット家具であり，１個の六角形が一体成形により作られ，これを組み合わせて使用するものである（別紙物件目録(1)の図面は，被告家具を組み合わせた使用例である。）。被告は，被告家具を試作し，ショールームに展示しているが，現在に至るまで被告家具を販売したことはない。
ウ　原告家具が販売される前後の状況等
(ア)　平成１１年１２月に発行された雑誌「商店建築１２月号」に，「プリーツ　プリーズ　イッセイミヤケ丸の内」と題する記事が掲載された。同記事には，六角形を基本形状とし，これを蜂の巣状に組み合わせて形成した「ハニカムストック」と称するディスプレイ台を撮影した写真が掲載されており，ハニカムストックは，ストックと小物のディスプレイ台を兼ねるとの説明が付されている（乙５）。
(イ)　平成１２年２月に発行された雑誌「商店建築２月号」には，やや扁平な六角形を基本形状とし，これを蜂の巣状に組み合わせた「ハニカム型シェルフ」と称する棚を撮影した写真が掲載されている（乙１１）。(ウ)　平成１３年６月に発行された雑誌「商店建築６月号」には，オフィスの紹介記事が掲載されている。同記事には，壁面に六角形を基本形状とし，これを横に二つ並べた形状の棚を撮影した写真が掲載されている（乙１２）。
(2)　判断
上記認定事実に基づき，原告家具に関する原告の主張する特徴が，原告の商品又は営業を示す表示に当たるといえるかどうか，かつ，その商品等表示が周知となったか否かについて検討する。


平成１４年(ネ)第４０８５号特許権に基づく損害賠償請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成１２年(ワ)第３５６３号）口頭弁論終結日　平成１５年１月２７日
判　　決
控　　訴　　人　　　　　アルゼ株式会社
同訴訟代理人弁護士      升　永　英　俊
同　　　　　　　　　　松　本　　　司
同                      岩　坪　　　哲
同訴訟復代理人弁護士    江　口　雄一郎
同補佐人弁理士      　　廣　瀬　邦　夫
被　控　訴　人　　　　　サミー株式会社
同訴訟代理人弁護士　　　牧　野　利　秋
同                      飯　田　秀　郷同                      栗　宇　一　樹同                      早稲本　和　徳同                      七　字　賢　彦同                      鈴　木　英　之同                      片　山　英　二同                      北　原　潤　一同                      大　月　雅　博
同補佐人弁理士　　　　　黒　田　博　道
同                      米　山　淑　幸同                      廣　瀬　隆　行被控訴人補助参加人      日本電動式遊技機特許株式会社
同訴訟代理人弁護士      島　田　康　男
同補佐人弁理士      　　紺　野　正　幸
主　　　文
１　本件控訴を棄却する。
２　控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　控訴人
(1)　原判決を取り消す。
(2)　被控訴人は，控訴人に対し，１５億円及びこれに対する平成１１年１月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(3)　訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。
(4)　仮執行の宣言
２　被控訴人
主文と同旨
第２　事案の概要
１　被控訴人補助参加人は控訴人との間で，控訴人の保有する特許権等につき，平成６年以降，毎年４月１日から翌年３月３１日までの期間を１年間として，多数のパチスロ機製造業者への再実施許諾権付きで実施許諾をする旨の実施許諾契約を締結している者であるが，同契約は平成７年，同８年に更新され，平成８年の更新時に，控訴人の保有する発明の名称をスロットマシンとする特許権（昭和５８年４月８日出願，平成３年１１月１８日出願公告，平成７年２月２４日登録。特許番号第１９０５５５２号）が上記実施許諾契約の対象に加えられた。本件は，控訴人が，被控訴人補助参加人から発明の名称をスロットマシンとする上記特許権の再実施の許諾を得ている被控訴人に対し，平成８年に更新された上記実施許諾契約は平成９年３月３１日をもって終了しているとした上，被控訴人の製造・販売する原判決別紙物件目録記載のパチンコ型スロットマシンは，控訴人の上記特許権の技術的範囲に属し，上記特許権を侵害すると主張して，被控訴人に対し損害賠償を求めた事件である。
原判決は，被控訴人の製造・販売する上記物件は上記特許権の技術的範囲に属すると認定したものの，上記実施許諾契約が終了しているとの控訴人の主張を排斥し，控訴人の請求を棄却したので，控訴人は，原判決を不服として，本件控訴を提起した。
２　争いのない事実等及び争点は，次のとおり補正，付加するほか，原判決「事実及び理由」欄の「第２　事案の概要１及び２」に記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)　原判決３頁２行目冒頭から同３行目の「吸収合併された」までを「本件特許権は，株式会社ユニバーサルの出願に係るものであるが，同社はユニバーサル販売株式会社に吸収合併され，後記本件特許発明の特許を受ける権利は同会社に承継され，平成７年２月２４日に本件特許権に係る設定登録がされて，同社が本件特許権を取得した。その後，同社が控訴人に吸収合併されたことに伴い，本件特許権は控訴人に承継され，平成１１年５月１４日にその旨の移転登録がされた」と改める。
(2)　同５頁３行目の「再実施許諾して」を「再実施許諾をして」と，同８行目から９行目にかけての「特許権等の保有者が保有する特許権等を被告補助参加人に集積し，保有者が，」を「パチスロ機に関する特許権等を被控訴人補助参加人に集中させて管理すべく，上記特許権等の権利者が，その保有する特許権等につき，」と，同１０行目の「実施許諾する」を「実施許諾をする」と，同６頁１０行目から１１行目にかけての「同契約においては，」を「同契約において，」と，同１１行目から１２行目にかけての「実施許諾されていた。」を「実施許諾がされ，また，被控訴人補助参加人から，本件パテントプールに参加している被控訴人を含むパチスロ機製造業者に対して再実施許諾がされていた。」とそれぞれ改める。(3)　同８頁４行目の「甲の」を「甲に対する」と，同２２行目の「平成９年６月１８日」を「平成９年６月１８日開催」とそれぞれ改める。(4)　同８頁１９行目から２０行目にかけての「パチスロ機製造業者から徴収した再実施許諾の対価を不当利得としてその返還を求める内容の」を「控訴人並びに平成１２年４月１０日に控訴人が吸収合併したエレクトロコインジャパン株式会社及び株式会社瑞穂製作所が平成９年４月１日以降に被控訴人補助参加人に証紙代金（再実施料）として支払った金額を不当利得としてその返還を求めること等を内容とする」と改め，同９頁４行目から５行目にかけての「理由中で，」の次に「控訴人の上記追加主張のうち，」を加え，同９頁６行目から７行目にかけての「違反するとの原告の主張に対しては，」を「違反し，又はそのおそれがあることを理由に，控訴人には平成８年度契約８条の「契約を継続し難い特段の事由」がある旨の主張に対しては，」と改める。


(5)　同９頁１９行目の「終了したか」を「終了したか否か等」と改める。
第３　争点に関する当事者の主張の概要
１争点１（イ号物件が構成要件Ｂを充足するかどうか。すなわち，イ号物件が乱数発生手段を備えているかどうか），争点２（イ号物件が構成要件Ｄ及びＥを充足するかどうか。すなわち，イ号物件がリクエスト信号発生手段を備えているかどうか）及び争点４（控訴人の損害）についての当事者の主張は，次のとおり補正するほか，原判決「事実及び理由」欄の「第３　争点に関する当事者の主張の概要１，２及び４」（原判決９頁２２行目冒頭から同１３頁１行目末尾まで，同３１頁２行目冒頭から同１１行目末尾まで）に記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)　原判決１０頁２行目の「自認するとおり，」から同４行目「カウンタ」は，」までを「自認するとおり，イ号物件の構成中のカウンタ９は，「スタートレバーの操作という任意性のあるタイミングで読み出され，極めて高速に「＋１」ずつ計算していくカウンタ」であり，これが，」と改める。(2)　同１２頁２４行目から２５行目にかけての「わけでない。」を「わけではない。」と改める。
(3)　同３１頁７行目の「原告は」を「控訴人は被控訴人に対し」と改める。２　争点３（本件特許権についての実施許諾契約は終了したか否か等）について
（控訴人の主張）
(1)　以下に述べるとおり，控訴人と被控訴人補助参加人との間の平成８年度契約（実施許諾契約）は，イ号物件が製造・販売された平成１０年７月１日から同年１２月３１日までの期間より前の時点である平成９年３月３１日（平成８年度契約の契約期間満了日）に終了した。したがって，被控訴人によるイ号物件の製造・販売は本件特許権を違法に侵害するものである。
ア　被控訴人補助参加人の取締役会の決定及び株主総会の決議等による平成
８年度契約の合意解除（更新しない旨の合意）の成立
(ア)　取締役会における決定
被控訴人補助参加人は，後記ウに述べるように，本件パテントプールが独禁法に違反するおそれがあることから，平成９年３月２８日開催の取締役会において，平成８年度契約を更新せず，平成９年３月３１日の期間満了により終了させて，以後は控訴人ら特許権等の権利者と本件パテントプールに参加している各社との間で直接特許権等の実施許諾契約を締結するように切り換えること等を決定するとともに，これを控訴人の代表者であるＡ（以下「Ａ」という。）が本件パテントプールに参加している各社（再実施許諾の対象者）に説明することを決定した。
(イ)　株主総会における決議
上記取締役会の決定を受けて，平成９年６月１８日開催の被控訴人補助参加人の株主総会において，平成８年度契約を更新せず，平成９年３月３１日の期間満了により終了させることが決議された。
その際の決議された内容は，①本件パテントプールを平成９年３月３１日をもって終了すること，②控訴人ら特許権等の権利者は，本件パテントプールに参加している各社との間で，直接特許権等の実施許諾契約を締結すること（ただし，上記直接の実施許諾契約における実施料単価は，平成１２年３月末日までの３年間は従前と同額とし，同年４月以降は各当事者の協議による。），③被控訴人補助参加人は上記直接の実施許諾契約の仲介及び権利者の証紙の発行業務の代行をすること，であった。
イ(ア)　知的財産権は，特許権が２０年，実用新案権が６年ときわめて存続期　間が短いうえ，技術革新の進展により短期間で陳腐化することも多く，きわめて短命な権利というべきであるので，特許権者等が締結し，更新されてきた実施許諾契約を継続的供給契約の範ちゅうに含め，その解消のためには被契約解消者の保護という特別な法的意味を有する「契約を継続し難いやむを得ない事由」を必要とするとの結論を導くべきではなく，その契約解除や更新拒絶による契約の解消の成否については，契約条項の解釈，信義則，権利濫用の法理を用いてその効力を決すべきである。また，仮に，上記実施許諾契約が継続的契約の範ちゅうに入るものとしても，そのことだけから，同契約の解消に上記の「契約を継続し難いやむを得ない事由」を必要とするということはできず，上記の一般法理を用いて，その効力を判断すべきである。平成８年度契約８条は「甲は，・・・その他本契約を継続し難い特段の事由がない限り当該契約の更新を拒否できないものとする。」と定めているから，同条項の解釈の範囲内でその要件を要求することには問題がないが，この条項について，同契約の更新拒絶を実質的に許さないとするに等しい程にハードルを高くして解釈することは許されない。
(イ)更新申出の不存在
平成８年度契約には，契約が自動更新されることを定めた条項はないので，被控訴人補助参加人が平成８年度契約の更新の申出をしない以上，同契約は平成９年３月３１日で期間満了により終了する。しかるところ，被控訴人補助参加人は，更新の申出をしていない。したがって，同契約８条の「契約を継続し難い特段の事由」が存在するか否かを検討するまでもなく，同契約は平成９年３月３１日で期間満了により終了したというべきである。
(ウ)協議の不調による契約の終了
ａ　平成８年度契約８条の定めの成立経緯からすれば，同条にいう「契約を継続し難い特段の事由」には，契約の両当事者が誠意をもって交渉したにもかかわらず，遂に契約条項につき，合意に至らなかった場合（すなわち，契約条件について誠実な協議をしたが，協議が不調となった場合）等を含むものと解すべきである。
また，継続的契約関係において，事情変更の原則が適用されるほどでない事情の変更があった場合であっても，事情変更による不利益を負担する当事者は，不利益軽減のため相手方と交渉し，交渉が不調となったときは，契約を解消できるものというべきであり，この観点からも，上記の解釈は肯定されるべきである。


本件において，控訴人は，公正取引委員会（以下「公取委」という。）が平成８年３月２８日，パチンコ機製造業界のパテントプールに対して立入調査を行ったことなどから，合理的な裏付けをもって本件パテントプールにも独禁法違反の疑いがあると考え，これを解消して，特許権等の権利者が各製造業者に直接特許権等の実施許諾をする個別実施許諾契約締結方式を採用するよう，その契約条件を提示して，被控訴人補助参加人及び本件パテントプールの参加者らと協議成立に向けて努力を重ねたが，特許権等の権利者でない者が多数派を占める被控訴人補助参加人及びその多数派の上記参加者らはこれに応ぜず，協議不成立となった。ｂ　控訴人は，平成９年３月３１日までに，被控訴人補助参加人に対し，平成８年度契約の更新を拒絶する旨の意思表示をした。したがって，平成８年度契約は，その期間の満了日である平成９年３月３１日に終了したというべきである。
ウ　仮に，知的財産権の実施許諾契約である平成８年度契約が「継続的契約」の範ちゅうに入り，その解消には被契約解消者の保護という特別な法的意味を有する「契約を継続し難いやむを得ない事由」を必要とするものであり，同契約８条の「契約を継続し難い特段の事由」がある場合に更新を拒絶できる旨の定めがその趣旨を定めたものである解されるとしても，控訴人には同契約８条の「契約を継続し難い特段の事由」があるというべきである。
(ア)　平成８年度契約等をその内容とする本件パテントプールが独禁法に違反し又はそのおそれがあり，同法違反又はそのおそれのある状態を本件パテントプールの運用により回避することは不可能であるから，控訴人には同契約８条の「契約を継続し難い特段の事由」がある。
ａ　平成８年度契約等をその内容とする本件パテントプールは，独禁法に違反するものである。
すなわち，平成８年度契約は，３条及びこれを受けた同契約に係る契約書の別紙「実施許諾契約第３条に基づく再実施許諾対象者一覧表」により，再実施許諾先を２０社に制限しているものであり，同条は，この２０社の利益に反する新規参入を阻止するための条項である。現に，平成６年度契約における再実施許諾先は２１社，平成７年度契約及び平成８年度契約における再実施許諾先は２０社で，平成６年４月１日から平成９年３月３１日までの３年間，被控訴人補助参加人から再実施許諾を受けるパチスロ機製造業者は全く増加しておらず，１社たりとも新規参入者が被控訴人補助参加人の管理する本件パテントプールの参加者として認められていないのである。これから分かるように，平成８年度契約３条はパテントプールを閉鎖的・制限的に行う目的の下に設けられた条項である。また，本件パテントプールにおける実施料率は，０.２％（同契約における控訴人への実施料配分額５０９円をパチスロ機の販売価格で除したもの）と異常に低いが，このような低率の実施料は，本件パテントプールが新規参入を阻止するための競争制限的なものであるからこそ，成り立っているのである。そうであれば，平成８年度契約を更新することは，独禁法３条違反の実行行為を行うことになる。控訴人が被控訴人補助参加人からこのようなことを強いられるいわれはないから，控訴人には同契約８条の「契約を継続し難い特段の事由」がある。
ｂ　平成９年３月３１日までの平成８年度契約等をその内容とする本件パテントプールの現実の運用も，独禁法３条に違反するものであった。すなわち，①本件パテントプールは，パチスロ機の製造・販売に必須の特許権等を含んでおり，また，その特許権等の権利者と被控訴人補助参加人との間で締結される本件実施契約においては，被控訴人補助参加人が再実施を許諾できる対象者は日電協の組合員に限定されていたにもかかわらず，②平成９年３月３１日までに１３社が日電協へ加入した上，被控訴人補助参加人からパチスロ機の特許権等の再実施許諾を受けてパチスロ機製造・販売業へ新規参入することを希望していたのに，日電協は上記各社の組合加入を認めず，被控訴人補助参加人は上記各社に対する再実施許諾を拒絶し，③現実に，本件パテントプールの参加者によるパチスロ機の販売シェアは，本件パテントプールが存在した平成６年４月１日から平成９年３月３１日までほぼ１００％であった。なお，平成６年１１月３０日ころ，平成８年度契約の再実施許諾対象者となっていないパチスロ機製造業者（以下「非参加者」という。）である日本回胴式遊技機株式会社は，パチスロ機の検定を行う財団法人保安電子通信技術協会（以下「保通協」という。）の検定を通過しその製造するパチスロ機を販売することが可能となったが，被控訴人補助参加人がパチンコ・パチスロパーラー業者に対し本件パテントプールの参加者でないメーカーからパチスロ機を購入しないよう通告したことから，被控訴人補助参加人の意向に逆らう上記業者が存在せず，結局，日本回胴式遊技機株式会社は上記パチスロ機を３００台しか販売できなかった。また，統計によれば，平成８年９月から平成９年８月までに，非参加者であるマツヤ商会がパチスロ機７０００台を販売しているが，平成８年度契約の契約期間満了後の販売台数を含んでおり，さらに，７０００台のうち２７５９台は，本件パテントプールの参加者であるバルテック社から特許権侵害訴訟を提起されこれに敗訴したため，実質的に販売実績と評価できるものは４２４１台で，全メーカーの総販売台数の０．８％にすぎず，パチスロ機の販売競争に影響していない。これらの事実は，本件パテントプールの参加者がその運用によりパチスロ機製造・販売業への非参加者の新規参入を排除する行為があったことを示している。


さらに，現在までの被控訴人補助参加人の運用も閉鎖的なもので全く変わっていない。平成５年の被控訴人補助参加人設立後，日電協に新たに加入し，本件パテントプールに参加した外国企業は，アイジーティージャパン社（平成７年１０月加入），ロデオ社（旧バークレスト社，平成７年１２月加入），アリストクラートテクノロジー社（平成１１年４月加入）の３社であるが，これは日電協においていわゆる外圧に屈して加入を認めたものにすぎない。被控訴人補助参加人設立後，日電協に新たに加入し，本件パテントプールに参加した日本企業は，①マックスアライド社（平成５年６月加入），②ベルコ社（平成８年４月加入），③オーイズミ社（平成１３年９月加入），④ニイガタ電子社（平成１３年９月加入）の４社しかない。そして，この４社の加入が認められたのは，以下のような理由によるのであり，組合員数が増加する形で新規参入者の加入が認められた例（実質的な意味の新規参入）は，現在まで１社もない。すなわち，①マックスアライド社は，以前日電協の組合員であったのが脱税をしたため脱退していたところ，再加入を許されたにすぎない。②ベルコ社は，代表者が日電協の組合員である興進産業株式会社の関係者として以前日電協の理事をしていたことと，アークテクニコ社が除名されて空席が生じたため，加入を許されたにすぎない。③ニイガタ電子社は，以前日電協の組合員であったのが，不正遊技機問題に関連して脱退していたところ，再加入を許されたにすぎない。④オーイズミ社は，平成２年以前から協力会員であり，平成４年から約９年間申込みをしていたことに加え，エレクトロコインジャパン社と瑞穂製作所が除名されて空席が生じたため，加入を許されたにすぎない。しかもこれら４社は，以上の事由に加え，既に再実施許諾を受けていた業者の競争相手とならない弱小企業であったので，新たに再実施許諾を受けることができたものである。このように，平成８年度契約及び本件パテントプールの運用はきわめて閉鎖的で，独禁法３条に違反するものである。
本件パテントプールの参加者においては，特許権等を有しない業者が多数派を占めているが，これらの者は，中小企業なので競争制限の継続を望んでおり，他方，これらの者は再実施許諾を受ける者にすぎないので公取委審決の名宛人になる可能性がなく，公取委の立入調査を恐れない。これらの者は，新規参入自由化に賛成するはずがなく，本件パテントプールから独禁法違反の要素を除くことに協力しないので，控訴人が独禁法違反行為に加担することを回避するには，自ら契約から脱退するしか方法がない。
したがって，平成８年度契約を更新することは，独禁法３条違反の実行行為（又はそのおそれある行為）を行うことにほかならず，控訴人がこのような独禁法違反行為に加担することを強いられるいわれはないから，控訴人には同契約８条の「契約を継続し難い特段の事由」がある。
ｃ　控訴人は，独禁法違反の疑いにより公取委による立入調査を受けるおそれがあり，そうなれば，その経営上に支障が生じることは明らかであった。すなわち，上記のとおり，平成８年度契約等をその内容とする本件パテントプールの運用は独禁法に違反し又はそのおそれがあるものであり，平成９年３月３１日当時，平成８年度契約を更新すると，パチンコ機製造業界同様，パチスロ機製造業界も公取委に立入調査されるおそれが大きかった。当時控訴人は，平成１０年９月に株式店頭公開の準備に入っていた。また，平成９年当時，控訴人のグループ企業であるＵＤＮ社が米国ネバダ州ゲーミング委員会からスロットマシンの製造・販売の免許を得て事業を行っていた。控訴人が独禁法３条違反で公取委から摘発されれば，控訴人は，店頭公開を中止せざるを得ず，かつＵＤＮ社の株式取得を禁じられ，米国ネバダ州でスロットマシンの製造・販売を行うことができなくなることが明らかだったのであり，控訴人としては，このような危険を甘受することはできなかった。
したがって，控訴人としては，平成８年度契約から脱退する必要があったのであり，同契約８条の「契約を継続し難い特段の事由」が存在するというべきである。
ｄこの点に関し，本件パテントプールはその運用いかんにより独禁法違反又はそのおそれのある状態を回避できるから，本件において，平成８年度契約８条の「契約を継続し難い特段の事由」はないとの議論がある。しかし，契約の更新とは，同一の契約内容で契約を継続することであり，契約の内容を変更するのであれば，もはや契約の更新とはいえない。したがって，独禁法違反又はそのおそれのある状態を回避するために平成８年度契約の内容を変更しなければならないことは，まさに「契約の継続をし難い特段の事由」に該当する。ｅ　仮に，本件パテントプールの運用により独禁法違反又はそのおそれのある状態を回避するために，本件パテントプールの利用を広く新規参入者にも認めるとすると，特許権等の開発に多額の投資の負担を負っている控訴人は，資本力のある新規参入者（例えば，ソニー，セガなど）との競争に耐えられず，０．２％という低率の実施料を強いられている下では，市場から退場せざるを得なくなる。このようなことは，控訴人等の「特許権を誰に実施許諾するかを決定できる特許権者の権利」を不当に侵害し，財産権を保障した憲法２９条に違反するものである。なお，新規参入者に対してのみ，自由市場で成立する通常の実施料率（例えば５％）で許諾することは，独禁法１９条，２条９項１号，不公正な取引方法（昭和５７年６月１８日公正取引委員会告示第１５号。以下「一般指定」という。）３項所定の「差別的対価の禁止」に該当し，許されない。したがって，仮に百歩譲って，平成８年度契約３条があるにもかかわらず，新規参入者に再実施許諾をする運用を行うとしても，控訴人には同契約８条の「契約を継続し難い特段の事由」があるというべきである。ｆ　したがって，控訴人が平成９年３月３１日までに被控訴人補助参加人に対してした平成８年度契約の更新を拒絶する旨の意思表示は有効である。(イ)ａ　控訴人は，次に述べる理由から，本件パテントプール又はその構成要素の１つである平成８年度契約の条項どおりの契約の履行が独禁法に違反するかも知れないとのおそれをもっていたものであり，そのようなおそれをもったことには合理性があるから，控訴人には，同契約８条の「契約を継続し難い特段の事由」が存在する。
①　公取委が，平成８年３月２８日，「パチンコメーカーの権利者間で構成されたパテントプールが独禁法に違反するとの嫌疑で，同パテントプールに参加している特許権等の権利を有する各会社及び日本遊技工業組合（パチスロ業界における日電協に相当する組織。以下「日工組」という。）に対する立入調査を行ったこと。


②　本件パテントプールは，パチンコ業界のパテントプールを模倣したものであるが，法形式上，権利者と被控訴人補助参加人との間の再許諾先を２０社に限定する再実施許諾権付き実施契約という，権利者たるパチンコメーカー間のパテントプールより新規参入障壁としてより強力な方式を採用している。よって，パチンコ業界のパテントプールが独禁法に違反するものであれば，本件パテントプールはそれ以上に独禁法に違反するものであると考えられたこと。③　被控訴人補助参加人から特許権等の再実施許諾を希望する日電協の非組合員が少なからず存在したにもかかわらず，日電協は，これらの新規参入希望者に日電協への加入を認めず，また，被控訴人補助参加人は，新規参入希望者に証紙を販売しなかった。その結果，平成８年度契約の期間の満了日現在，パチスロ機製造業における新規参入者のマーケットシェアーは０％であったこと。④　９名の独禁法学者が，関係記録を精査の上，本件パテントプールは独禁法３条等に違反する旨の意見を述べていたこと。⑤　本件パテントプールの対象特許権等を使用しなければ，風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（以下「風俗営業法」という。）に基づく型式検定に合格し，かつ商品性のあるパチスロ機を製造することは，事実上不可能であったこと。
⑥　被控訴人補助参加人は，同補助参加人発行の証紙を貼付していないパチスロ機を購入しないよう警告する警告文を，定期的に業界紙に掲載していた。そのため，全国のパチンコ・パチスロパーラーは，被控訴人補助参加人及びそれに加盟する２０社との特許訴訟を回避するため，実際上，被控訴人補助参加人発行の証紙を貼付していないパチスロ機を購入しようとしなかった。よって，本件パテントプールは，パチスロ機製造業に新規参入しようとする者にとって巨大な参入障壁であったこと。
ｂ自らの所属する集団が違法集団と信じた者の当該集団からの脱退の
自由
自らの所属する特定の集団の目的が違法であると信じた者は，それが事実違法である場合はもちろん，そう信ずるにつき合理的な根拠がある場合においても，その集団から脱退する自由を有する。なぜならば，違法集団であることが裁判上確定するまで当該参加者のその集団からの脱退が認められないとすると，当該参加者は，裁判確定までの数年間，違法集団にかかわる契約の履行を常に強要され，その違法な契約の履行に係わる刑事上・民事上の責任を１００％負担させられることになり，不当だからである。本件において，控訴人は，被控訴人補助参加人が独禁法違反の目的を有する集団であると信じた者であり，前述した事実関係から明らかなとおり，そう信じるについては合理的な根拠があるというべきであるから，控訴人は，被控訴人補助参加人との平成８年度契約に基づく関係からの脱退を認められるべきであり，控訴人には同契約８条の「契約を継続し難い特段の事由」（やむを得ない事由）があるというべきである。
(ウ)協議不調による信頼関係破壊に基づく契約終了一方の当事者が協議成立に向けて真摯な努力をしたのに協議が不調になった場合には，信頼関係を維持していくことができなくなったのであるから，将来に向かって契約を終了させることができるというべきである。本件においては，平成８年度契約等をその内容とする本件パテントプールの独禁法違反又はそのおそれのある状態を回避するため，控訴人は同契約を解消して，権利者が各製造業者に直接特許権等の実施許諾をする個別実施許諾契約締結方式を採用するよう提案して，真摯に平成８年度契約の改訂の協議を求めたのに，被控訴人補助参加人及び多数派組合員は対案も示さず，上記契約の改定を一方的に拒否したものであって，これは「契約を継続し難いやむを得ない事由」に該当し，控訴人は契約を終了させることができるというべきである。(エ)　被控訴人補助参加人の法令遵守義務違反による信頼関係破壊に基づ
く　契約終了
被控訴人補助参加人及び多数派の本件パテントプールの参加者は，控訴人に対し，平成８年度契約期間満了日以後も，平成８年度契約を包含する本件パテントプールの独禁法違反又はそのおそれのある状態を回避できるような契約案を一切提案せず，控訴人が，上記独禁法違反等の状態を回避するために，同契約を解消して，権利者が各製造業者に直接特許権等の実施許諾をする個別実施許諾契約締結方式を採用するよう提案したにもかかわらず，被控訴人補助参加人及び多数派の上記参加者は，平成８年度契約の下では，非権利者がパチスロ機１台の売値の０．２％という，いわばただに近い実施料率で権利者の特許権を利用できるという独禁法が支配する自由市場尊重の法秩序の中では保護に値しない，不当な利益を守るために，上記提案を誠意なく拒否し続けた。これは平成８年度契約１３条の「法令その他の商慣習に従う」との定めに違反する被控訴人補助参加人側の重大な債務不履行であり，同契約１０条１項(ホ)の「その他本契約条項に関して重大な違反があったとき」に該当するから，控訴人は同契約８条により同契約の更新を拒絶できる。また，被控訴人補助参加人の上記重大な債務不履行により，控訴人と被控訴人補助参加人との間の信頼関係は完全に破壊された。しかして，かかる事情は，平成８年度契約８条の「契約を継続し難い特段の事由」に該当する。(オ)したがって，上記(イ)ないし(エ)につき，控訴人が平成９年３月３１日までに被控訴人補助参加人に対してした平成８年度契約の更新を拒絶する旨の意思表示は有効である。
エ(ア)　平成８年度契約は，控訴人と被控訴人補助参加人との間の２当事者間の単なる特許権実施許諾契約にとどまるものでなく，パチスロ機製造業者がその全体的利益を守るため結束（談合）し，いわゆるパテントプール方式による一種の共同事業を営むことを目的として作り上げた複合的契約関係の一部に組み込まれた１つの契約であると理解することが可能である。このような集団的契約関係からの離脱（又は契約終了）の規範については，組合員の脱退の規定（民法６７８条）が類推されるべきである。すなわち，平成８年度契約の存続期間をどのように考えるべきかいかんにかかわらず，同契約の当事者は，「巳むことを得ざる事由」がある場合には，同契約関係から離脱することが認められるべきである。本件パテントプールは独禁法３条に違反し又はそのおそれのあるものであることから，控訴人は独禁法違反等の状態を回避すべく，平成８年度契約を解消して，権利者が各製造業者に直接特許権等の実施許諾をする個別実施許諾契約締結方式を採用するよう提案したものであり，控訴人には同契約関係から離脱すべき「巳むことを得ざる事由」がある。
(イ)少数派組合員の脱退の自由
集団において，多数派と利害の対立する少数派は，集団に存続すると自己の事業が著しく不利益を受けるという事態に至った場合には，当該集団から脱退する「巳むことを得ざる事由」があるとして，民法６７８条の類推適用により，その脱退を認められるべきである（大判昭和１８年７月２０日民集２２巻１６号６８１頁）。


本件パテントプールの参加者であるパチスロ機製造業者の間では，有力な特許権等の約５０％を有する少数派（控訴人等）とそれ以外の多数派（特許権等を全く有しないか，有していてもわずかである業者）との間に，根本的な利害の対立が存在していた。少数派の欲するところは，パチスロ機の販売額のわずか約０．２％という異常に低い本件パテントプールにおける実施料率を市場価格並の率に高めることであり，他方，多数派の利益は，現在の異常に低率の実施料を維持することにあった。被控訴人補助参加人の株主総会では，参加者たる各製造業者が平等に議決権を有しているので，議決権の圧倒的多数を有する多数派が，常に少数派の利益を無視して議決権を行使することになり，控訴人の利益が被控訴人補助参加人の株主総会に反映されることは永久にあり得ない状態にあった。本件パテントプールにおいては，このように少数派と多数派の間に根本的な利害の対立があり，少数派は常に集団の中で自らの利益を実現できず，永久に犠牲のみ強いられることになるという状態にあったものであるから，少数派に属する控訴人は，民法６７８条の類推適用により，平成８年度契約の更新を拒絶して本件パテントプールから離脱する自由を認められるべきである。
(ウ)したがって，控訴人が平成９年３月３１日までに被控訴人補助参加人に対してした平成８度契約の更新を拒絶する旨の意思表示は，民法６７８条の「巳むことを得ざる事由」に基づくものというべきであり，同契約は平成９年３月３１日に終了した。
オ　平成８年度契約において，控訴人は，①その保有する特許権等の実施許諾の対価について，自由市場で成立する通常のロイヤルティよりもはるかに低い０．２％のロイヤルティ（実施料）とされ，②自らが上記特許権等を実施する場合にも自ら受け取る実施料よりも高い２０００円を再実施許諾の対価として支払わねばならず，③その下請企業に上記特許権等を実施させる場合にも被控訴人補助参加人の取締役会決議を経なければならないとされ，④自己の有する特許権等を処分できず，⑤被控訴人補助参加人は自由に更新拒絶ができるのに対し，自らは「契約を継続し難い特段の事由」がなければ更新拒絶ができないという立場に置かれているのであって，平成８年度契約は，控訴人にとって一方的に著しく不利益な契約である。この契約において，控訴人の唯一の権利は「契約を継続し難い特段の事由」が存する場合に更新拒絶ができることであり，このような，いわば控訴人の唯一の保険ともいうべき上記更新拒絶理由を著しくハードルの高いものとし，実質的にこれを具備し得ないものとするような解釈をとることは，公序良俗に反し，独禁法１９条，一般指定１３項の「拘束条件付取引」に該当するといわざるを得ない。したがって，もしもそのような解釈しかとり得ないものとすれば，平成８年度契約ないし同契約８条は公序良俗に反し無効となるから，同契約が更新されることはあり得ない。
カ社会通念上の履行不能による契約終了
前記のとおり，本件パテントプールについて，その運用により独禁法違反となるのを回避することが可能であるとしても，平成８年度契約等の本件実施契約をそのまま維持することは認められず，その運用を変更して，第３者に実施許諾をするほかない。
しかし，本件パテントプールは，日電協の組合員が新規参入者を排除して自らの利益を確保することを目的としたもので，新規参入希望者に実施許諾をする目的で形成されたものではない。独禁法違反の状態を回避しよとすれば，同契約の目的到達は不可能であるから，平成８年度契約は社会通念上履行不能ということができ，同契約は更新されずに終了したというべきである。
キ商法８４条１，２項の類推適用
合名会社の社員は，定款をもって会社の存続時期を定めなかったとき又は社員の終身間会社の存続すべきことを定めたときは，各社員は，理由の存否を問わず，６か月前にその予告をすることにより，営業年度の終わりにおいて退社することができ（商法８４条１項），また，会社の存続時期を定めたると否とを問わず，巳むことを得ざる事由があるときは，各社員はいつでも退社することができる（同条２項）。本件においては，既に述べたように，控訴人には平成８年度契約を継続し難いやむことを得ざる事由があり，かつ控訴人は被控訴人補助参加人に対して，平成８年度契約を終了させ，個別実施許諾契約を締結する旨の意思表示をしているので，商法８４条２項の類推適用により，平成８年度契約の期間の満了日である平成９年３月３１日に，控訴人の同契約を包含する本件パテントプールからの脱退が認められるべきである。
また，仮にやむを得ない事由が存しないとしても，控訴人は，平成９年１月に平成８年度契約の終了の意思表示をしているので，商法８４条１項の類推適用により，平成９年度の営業年度の末日（平成１０年３月３１日）に，本件パテントプールから離脱する。したがって，仮に平成１０年３月３１日より前に控訴人が平成８年度契約又は更新された平成８年度契約から離脱した旨の主張が認められないときには，上記理由により，同日，控訴人が本件パテントプールから離脱した旨を主張する。
(2)　控訴人が平成８年度契約を解消し，本件パテントプールから脱退するためには，本件パテントプールの参加者すべてに同契約終了ないし同脱退の意思表示をしなければならないとした場合でも，控訴人は，次のとおり，本件パテントプールの参加者すべてに同契約終了ないし同脱退の意思表示をし，これにより控訴人は本件パテントプールから脱退した。


すなわち，仮に，本件パテントプールの参加者すべてに上記契約終了ないし脱退の意思表示をしていないために，平成８年度契約が更新されたとしても，控訴人は，被控訴人補助参加人の全体会議又は株主総会が開催された平成９年６月１８日に上記意思表示をしたから，同日，更新された平成８年度契約は解消され，控訴人は本件パテントプールから脱退した。また，仮に，更新された平成８年度契約の契約期間中は，控訴人は本件パテントプールから脱退できないと解されるとしても，控訴人は更新された平成８年度契約の期間が満了する平成１０年３月３１日に，本件パテントプールから脱退した。さらに，控訴人は，書面により控訴人保有の特許権等にかかる個別実施契約案を提案していないので，本件パテントプールから脱退する意思表示をしたとは認められないとしても，控訴人は，平成１０年１０月３０日，本件パテントプールの参加者（再実施許諾の対象者）に上記暫定個別実施契約案を書面で交付したので，同日，本件パテントプールから脱退した。(3)　平成８年度契約８条の「契約を継続し難い特段の事由」に該当する事情が仮に存在せず，契約が期間満了後も更新されたとしても，平成８年度契約は，更新日である平成９年４月１日以降，期限の定めのない契約となる。控訴人が平成９年３月中にした平成８年度契約の契約終了の意思表示は，実質的には，期間の定めのない契約についての解約告知に該当するので，相当期間である５か月又は１年の経過により，同契約は終了したというべきである。
(4)　仮に上記(2)の主張が認められないとしても，前記(1)ウ(ウ)又は(エ)に記載のと　おり控訴人と被控訴人補助参加人との間の信頼関係は破壊されたので，控訴人は，これを理由として，平成１１年１月４日及び平成１２年１１月２１日に，被控訴人補助参加人に対し，平成８年度契約を解除する旨又はこれを終了させる旨の意思表示を行った。
(5)更新された平成８年度契約の履行義務の不存在平成８年度契約等をその内容とする本件パテントプールは，平成８年度契約３条により，被控訴人補助参加人による再実施許諾先が明文で２０社に制限されているから，同契約を更新してこれを履行するとすれば，本件パテントプールは独禁法３条に違反する合理的な疑いがある。それゆえ，平成８年度契約を更新してこれを履行することは，強行法規である独禁法３条違反の合理的疑いのある契約を履行することになり，公序良俗に反する。そうすると，仮に，平成８年度契約が更新されたものとしても，更新後の契約は無効というべきであり，控訴人は，更新後の契約を履行する義務を負わないというべきである。
したがって，被控訴人によるイ号物件の製造・販売は本件特許権を違法に侵害するものである。
（被控訴人及び被控訴人補助参加人の主張）
(1)　控訴人と被控訴人補助参加人との間の平成８年度契約（実施許諾契約）は，イ号物件が製造・販売された平成１０年７月１日から同年１２月３１日までの期間より前の時点である平成９年３月３１日（平成８年度契約の契約期間満了日）に終了したとの控訴人の主張は，いずれも理由がない。ア（控訴人の主張）(1)ア（被控訴人補助参加人の取締役会の決定及び株主総会の決議等による平成８年度契約の合意解除（更新しない旨の合意）の成立）に
ついて
（控訴人の主張）(1)アの主張事実は否認する。
イ（控訴人の主張）(1)イについて
(ア)　更新申出の不存在について
平成８年度契約が更新のために契約当事者からの申出を要する旨の主張は争う。同契約は，平成６年度契約同様，「継続し難い特段の事由」に基づき事前に更新拒絶の意思表示がされた場合を除き，自動更新されるものである。
(イ)協議不調による契約の終了について
ａこの点に関する控訴人の主張は争う。
控訴人は，独禁法違反等の状態を回避するため，平成８年度契約を解消して，特許権等の権利者が製造業者に直接特許権等の実施許諾をする個別実施許諾契約締結方式を採用するよう，その契約条件を提示して，被控訴人補助参加人及び参加人と協議したというが，本件パテントプールが独禁法に違反するとの控訴人の主張は全く根拠がなく，控訴人の提案なるものは，自ら本件パテントプールの契約関係を築きながらこれを無視する行為であって，上記協議が不調になったからといって，それが契約の終了原因になるものではない。ｂ　同(1)イ(ウ)ｂの主張事実（更新拒絶の意思表示をしたとの事実）は否認する。
ウ　（控訴人の主張）(1)ウについて
(ア)同(1)ウ(ア)の主張は争う。
ａ次に述べるとおり，平成８年度契約等をその内容とする本件パテントプールは独禁法に違反するものではない。
①　パテントプールとは，特許権等を有する複数の権利者が，それぞれの有する特許権等又は特許権等のライセンス（実施許諾）をする権限を一定の企業体や組織体に集中し，当該企業体や組織体を通じてパテントプールの構成員等が必要なライセンスを受けるものをいう。本件パテントプールにおいて，被控訴人補助参加人に集中され，再実施許諾の対象となる特許権等は，控訴人と被控訴人補助参加人との間及びその他の特許権等の権利者と被控訴人補助参加人との間の特許権等の実施許諾契約（平成８年度契約を含む本件実施契約）に係る各契約書の別紙目録に記載のものに限られるものでなく，出願中のもの及び将来登録されるものも含め，控訴人その他の特許権等の権利者が有するすべての特許権等である。特許権等の権利者が自由にその一部の特許権等を一定の企業体や組織体に集中させることなく，手元に留め置くことができるようなものは，そもそもパテントプールとはいわない。このように，本件パテントプールは，特許権等の権利者が有するすべての特許権等を対象とするものであるが，以下に述べるとおり，独禁法に違反するものではない。
②　パテントプールは，特許権等の権利者がその有する特許権等を一定の企業等にライセンスをし，またライセンスを受けた企業等がその構成員に再許諾するという形態の「特許権等の行使」であるから，独禁法２１条（平成１２年法律第７６号による改正前は同法２３条）により，原則として独禁法の適用を受けないものである。したがって，パテントプールという方式を採用していること自体が，直ちに独禁法に違反するというものではない。


しかし，パテントプールを採用し，これを運用する場合において，その運用の方針，現実の運用が，特許法等の技術保護制度の趣旨を逸脱し，又は同制度の目的に反すると認められる場合には，特許法等による権利の行使と認められる行為とはいえず，独禁法の適用を受けることになる。③　日電協が設立された趣旨は，パチスロ機遊技を国民生活の向上に伴う余暇の増大に対応する健全娯楽産業とし，パチスロ機業界を遵法営業に徹する健全な業界として発展させるとともに，パチンコ機製造業界に対抗すべく業界として自立するということにあったものであり，それは新規参入の阻止を目的としたものではない。
また，パチスロ機の草創期からメーカー間の競争も熾烈であり，メーカー間において，特許権等をめぐる紛争がしばしば起こり，メーカー各社ともにその対応に苦慮していたことから，上記特許権等をめぐる業界各社の利害調整を行うべく，昭和５９年３月に日本電動特許株式会社（代表取締役Ｃ），平成２年３月に全国回胴遊技機特許株式会社（代表取締役Ｄ），平成４年３月ころに電動式特許株式会社（代表取締役Ａ）がそれぞれ設立され，各会社ともにパテントプール方式により上記特許権等をめぐる利害調整を行っていた。なお，これらの会社に参加している企業には，日電協に加盟している企業もあれば，加盟していない企業もあった。その後，このようなパテントプール方式による利害調整のための特許管理会社が３社に分裂し，業界各社が各特許管理会社に分属し，結果的に，業界各社も分裂し，各特許管理会社間の特許権等をめぐる利害調整が困難になっている状況を改善するため，後に被控訴人補助参加人の代表者となったＣの提案により，上記利害調整を行う特許管理会社を１社にまとめることになり，その実現のため，平成５年に被控訴人補助参加人が設立された。このような経緯からして，被控訴人補助参加人が新規参入を阻止するために日電協の組合員によって設立されたものでないことは明らかである。
④　パチスロ機の業界では，技術的に突出した企業はなく，いくつかのグループに分かれて特許権等侵害問題で係争していた程度であって，被控訴人補助参加人が設立された当時から，特定の企業の特許権等を実施しなければパチスロ機を製造することができない状況にはなかった。その状況は，現在においても同様であり，控訴人らをはじめとする権利者らが有する特許権等を利用しなくても，風俗営業法に適合するパチスロ機を製造することは可能であり，本件パテントプールに加入せずに，保通協の検定にパスし，パチスロ機を製造している業者も存在している。また，ソニーやセガといった巨大なゲーム機開発製造業者がパチスロ機の製造業界に参入すれば，既存のパチスロ機製造業者の生き残りは困難な状況にある。本件のパテントプールに係る継続的集団的契約関係形成時以降，その状況に変わりはなく，パチスロ機製造業界が本件パテントプールの当事者の努力によって，パチスロ機製造・販売のシェアを増しつつある現在においても，各企業が生き残ることに努力をはらっている状況であり，本件パテントプールの参加者に市場支配力などない。
控訴人が本件パテントプールが独禁法に違反するとの主張の根拠として挙げる，本件パテントプールがパチスロ機に関するほとんどすべての特許権等をプールしているという点がそもそも事実と異なる。平成８年度契約の契約書の別紙目録に記載された１１件の特許権等は，必ずしもパチスロ機製造に必須のものではない。
有力な特許権等の権利者といわれる控訴人と高砂電器は，被控訴人補助参加人設立以前の，特許権等管理会社３社が鼎立していた時代において，それぞれ別の特許管理会社に所属していたが，各パチスロ機製造業者は，自己の所属する陣営と異なる他の陣営の特許権等を侵害することなくパチスロ機を製造・販売してきたものであって，このことは，上記両社の保有する特許権等の全部が，それらを実施しなくても，パチスロ機を製造・販売できるということを示している。これらの権利が被控訴人補助参加人に実施許諾され，本件パテントプールの対象特許権等として取り扱われた後も事情は同様である。また，被控訴人補助参加人に参加していない会社，例えばパチンコ機製造業界の大手である株式会社三共やソフィア株式会社なども，多数のパチスロ機に関する特許権等を保有しているのであり，被控訴人補助参加人に参加する業者のみがパチスロ機に関する特許権等を独占していたものではない。
⑤　本件パテントプールについては，以下に述べる事情があり，これらの事情も，本件パテントプールが独禁法に違反しないことを裏付けるものである。
ⅰ　被控訴人補助参加人は，本件パテントプールの運用において，販売数量の制限や販売価格の統制，競合機種の製造・販売に対する先行業者の事前承認，販売業者の登録制といった規制を行った事実はなく，新規参入を排除するなど，独禁法に違反するような運用は行っていなかった。この点，公取委がパチンコ機製造業界のパテントプールが独禁法に違反するとして同業界に対してした勧告審決（違法行為を排除するために必要な一定の措置を採るよう求めるもの）において認定された事実状況とは，全く異なる。新規参入希望者に対し，パチスロ機製造業界が慎重であったのは，業界健全化のため不正機（違法パチスロ機）を製造・販売するような業者を排除する必要があり，被控訴人補助参加人としても加入申込業者に対し審査を慎重にしたにすぎない。被控訴人補助参加人を中心とする集団的契約関係の取扱いとは関係のない次元の話である。
ⅱ　平成８年度契約を含む本件実施契約において再実施許諾の対象者が限定列挙されていても，契約期間の途中で新規加入者を加える覚書を締結したり，１年ごとの契約期間満了時に，再実施権者を追加することはいつでも可能である。
ⅲ　本件パテントプールの当事者間には，新規参入者を排除するとの合意はなく，かえって，本件パテントプールが独禁法に違反することにならないように運用しなければならないとの考えを当事者がもっており，新規参入には慎重に対応してきた。ひとり控訴人代表者Ａのみが独禁法に違反することのないようにしようと考えていたのではない。
ⅳ　被控訴人補助参加人においては，当初販売会社であった企業にパチスロ機の製造を認めたこともある。また，いわゆるＯＥＭ（相手先商標製造）についても，参加企業でこれを行っているところもあるが，格別問題とされていない。
ⅴ　パチスロ機製造業への新規参入については，エレクトロコインジャパン株式会社が平成６年３月１１日に被控訴人補助参加人の株式を取得して株主となって，本件パテントプールに参加している。平成８年にはベルコ社及びバークレスト社が本件パテントプールに参加を認められ，それぞれ平成９年の１月と３月から証紙の交付を受けている。


逆に，本件パテントプールの参加者であっても，違法改造機問題を起こしたり，倒産した場合には本件パテントプールから脱退させられており，この場合には，契約の解除という形を取っている。平成７年５月２２日にはアークテクニコ社が，平成８年５月２３日には株式会社パル工業が脱退している。契約の解除という形で参加者を脱退させたのは，この２社だけであり，パチンコ機製造業界のパテントプールのように再実施許諾の対象者たる企業における役員変更等の理由で脱退させた例はない。
⑥　平成６年度ないし平成８年度契約に係る各契約書においては，再実施許諾の対象者を同契約書の別紙「実施許諾契約第３条に基づく再実施許諾対象者一覧表」に列挙された者に限定しているが，これは，特許権等の実施許諾が特許権等の行使の一態様であることから当然に合意されるべき内容だからである。すなわち，特許権等の再実施権を無制限に認めては，特許権等の権利者が，権利の行使によって得られるべき利益を確実に得ることができなくなるおそれがあることから，再実施許諾権付き実施許諾を行う場合には，再実施許諾先を予め特許権の権利者と実施権者との間で決めておくのが通常である。上記契約締結時に再実施許諾の対象者が限定列挙されているとの一事をもって，本件パテントプールが独禁法違反であるということはできない。
ｂ新規参入を認めることが，控訴人の主張するように控訴人が市場から退場することに結びつくとする論拠は全くなく，仮に控訴人が市場から退場することを強制されることになるとすれば，それは控訴人の製品に競争力がないからにすぎない。
ｃ上記のような本件パテントプールの性質から，これが独禁法に違反するとの控訴人の主張は全く独自の見解にすぎない。したがって，公取委がパチスロ機製造業界に対して立入調査を行うような可能性は全くなく，そのようなおそれも存在しなかった。
(イ)　同ウ(イ)について
同ウ(イ)の主張は争う。
本件パテントプールは，双務的な債権債務関係から成り立つものである。本件パテントプールの形成に当たり，控訴人は中心的な役割を果たしたものであり，その意思表示に瑕疵があったわけではない。有効に成立した債権債務関係においては，一方当事者の意思のみで契約を解消することは許されない。本件パテントプールに基づいて実施料を収受しておきながら，都合が悪くなったからといって，一方的に契約関係から脱退しようとすることは，単なる債務不履行にすぎず，許されない。
本件パテントプールの集団的契約関係は，むしろ特許権等の排他的効力を減ずる方向で締結されており，その意味で競争促進的なものである。したがって，本件パテントプールは独禁法に違反するものとはいえず，控訴人がこれを独禁法に違反するというのは全く独自の見解にすぎない。
したがって，仮に控訴人が独禁法違反と信じたとしても，これにより当該契約関係を終了させることはできない。
(ウ)同ウ(ウ)，(エ)の主張は，いずれも争う。控訴人は，独禁法違反等の状態を回避するため，平成８年度契約を解消して，特許権等の権利者が各製造業者に直接特許権等の実施許諾をする個別実施許諾契約締結方式を採用するよう，その契約条件を提示して，被控訴人補助参加人及び参加人と協議したというが，本件パテントプールが独禁法に違反するとの控訴人の主張は全く根拠がなく，控訴人の提案なるものは，自ら本件パテントプールの契約関係を築きながらこれを無視する行為である。協議不調による信頼関係の破壊，あるいは法令遵守義務違反による信頼関係の破壊をいう控訴人の主張は，いずれも，本件パテントプールが独禁法に違反するとの根拠のない見解を前提とするものであって，その前提を欠く。
エ　（控訴人の主張）(1)オについて
同(1)オの主張は争う。
控訴人は，被控訴人補助参加人の設立に当たり中心的な役割を果たし，それ以前から存在していた他の特許権等管理会社における集団的契約関係と同様の集団的契約関係を形成した。控訴人は，自らの意思に基づきその利益を考慮してこのような形態を選択したのであって，こうして契約関係に入った以上，当該契約関係に拘束されるのは当然である。
オ　（控訴人の主張）(1)カについて
同(1)カの主張は争う。
本件パテントプールは，むしろ特許権等の効力（排他的効力）を減ずる方向で締結されたものであり，この意味で，本件パテントプールは競争促進的なものということができる。控訴人がこれを独禁法に違反するというのは独自の見解にすぎない。したがって，平成８年度契約が履行不能であるということはできない。カ（控訴人の主張）(1)キ（商法８４条１，２項の類推適用）について同(1)キの主張は争う。
商法８４条１，２項が，本件のような契約関係に類推適用される余地は全くない。
(2)　（控訴人の主張）(5)（更新された平成８年度契約の履行義務の不存在）
について
前記(1)ウ(イ)において述べたように，本件パテントプールの集団的契約関係は，むしろ特許権等の排他的効力を減ずる方向で締結されており，その意味で競争促進的なものである。したがって，本件パテントプールは独禁法に違反するとはいえず，控訴人がこれを独禁法に違反するというのは全く独自の見解にすぎない。(3)　（控訴人の主張）のうちその余の主張について（控訴人の主張）のうちその余の主張はいずれも争う。
第４　当裁判所の判断
１本件特許権は，平成８年度契約に係る契約書の別紙目録に記載されているものであり，平成８年度契約において，控訴人から被控訴人補助参加人に対して再実施許諾権付きで実施許諾がされ，被控訴人を含む本件パテントプールの参加者であるパチスロ機製造業者に対して再実施の許諾がされていたことは，前記引用に係る原判決「事実及び理由」欄の第２の１(4)，(5)に記載のとおりである。したがって，被控訴人は，平成８年度契約により本件特許権の実施権を付与されたものであるから，平成８年度契約ないし更新後の平成８年度契約の終了，更新後の平成８年度契約の公序良俗違反による無効をいう控訴人の主張が認められず，平成８年度契約が逐次更新され，継続しているとすれば，イ号物件が本件特許発明の技術的範囲に属し，同製品の製造・販売が本件特許権を侵害するか否かについて判断するまでもなく，被控訴人が本件特許権を侵害したことを理由とする控訴人の本件請求はいずれも理由がないことに帰する。そこで，イ号物件の製造・販売が本件特許権を侵害するか否かの点（争点１，２）はさておき，まず，平成８年度契約終了等をいう控訴人の主張の当否（争点３）について判断することとする。２　争点３（本件特許権についての実施許諾契約は終了したか否か等）について(1)前提となる事実関係は，次のとおり補正するほか，原判決「事実及び理由」欄の「第４　争点に対する判断　３(1)」に記載のとおりであるから，これを引用する。


ア　原判決３４頁２２行目の「甲６ないし８」を「甲６ないし９，甲１１の１ないし４」と，同２３行目の「甲１２の１ないし１４，甲１２の１６ないし２９」を「甲１２の１４，甲１２の２９」と，同２４行目の「丙１」を「丙２」と，同２５行目の「１１，丙１２の２ないし丙１９，丙２２ないし丙２４，丙２６ないし丙３７」を「１５，丙１７ないし丙１９，丙２２ないし丙３７」とそれぞれ改める。
イ　原判決３５頁１０行目の「被告補助参加人」から同１８行目末尾までを「昭和５９年３月に日本電動特許株式会社（代表取締役Ｃ），平成２年３月に全国回胴遊技機特許株式会社（代表取締役Ｄ），平成４年３月に電動式特許株式会社（代表取締役Ａ）がそれぞれ設立され，各会社ともにパテントプール方式により上記特許権等をめぐる紛争の解決に当たっていた。しかし，上記３社が併存するようになって以降，上記３社間で主導権争いが演じられ，業界各社が各特許管理会社に分属し，結果的に，業界各社も分裂し，各社間の特許権等をめぐる利害調整が困難になっている状況が生じた。そこで，この状況を改善するため，被控訴人補助参加人の代表者であるＣの提案により，上記利害調整を行う特許管理会社を一元化することになり，その実現のため，平成５年，被控訴人補助参加人が設立されたものである。被控訴人補助参加人は，設立当初，控訴人を含む２０社が４０株ずつ均等出資して株主となっていたが，その後，エレクトロコインジャパン社が平成６年３月１１日に第三者割当増資４０株を引き受けて，被控訴人補助参加人の株主に加わった。」と改め，同１８行目末尾の次に改行の上次のとおり加える。「なお，日電協は，パチスロ機製造業者の団体である。パチスロ機業界も，パチンコ機業界と同様，風俗営業法の適用を受ける業種であるが，顧客は射幸心を煽るゲーム機に興味を示し，パチンコ・パチスロホールの営業者は集客力のあるゲーム機を設置する傾向にあることから，このような傾向が不正機の製造・販売につながることを防止しつつ，パチンコ機業界に対抗し，パチスロ機遊技を国民生活の向上に伴う余暇の増大に対応する健全娯楽産業とし，同法の下で健全な業界として自立，発展することを目ざし，監督官庁の指導の下に，パチスロ機製造業者及びその関連の販売会社１１社により設立され，その後，逐次組合員数が増加していったものである。」
ウ　同３７頁３行目の「実施予想の申告を」を「各企業が実施していると考えられる特許権等の申告を」と改める。
エ同３７頁１９行目から２０行目にかけての「独禁法違反と認め，違法行為を排除するよう勧告を行った。」までを「上記のパテントプール制度は，パチンコ機製造業への参入を排除する方針の下に，日特連が所有又は管理運営する特許権等の実施許諾を拒絶することによって，パチンコ機を製造しようとする者の事業活動を排除することにより，公共の利益に反して，我が国におけるパチンコ機の製造分野における競争を実質的に制限しているものであって，これらの実施許諾の拒絶は，特許法等による権利の行使とは認められないものであるとして，これを独禁法２条５項の規定に定める私的独占に該当し，同法３条に違反するものと認め，上記１０社及び日特連に対し，違法行為を排除するために必要な一定の措置を採るよう勧告を行った。これに対し，上記１０社及び日特連は，この勧告を応諾する旨申し出たので，公取委は，平成９年８月６日，勧告と同趣旨の審決を行った。また，公取委は，上記１０社らで組織される日工組に対し，同組合が上記１０社らが行っていた排除行為等に関与していた行為等について独禁法８条１項の規定に違反するおそれがあるとし，また，上記１０社及び日特連に対し，これらの者が行っていた価格監視行為等について独禁法３条及び１９条の規定に違反するおそれがあるとして，それぞれ警告を行った。」と改める。
(2)　被控訴人補助参加人の取締役会の決定及び株主総会の決議等による平成８年度契約の合意解除（更新しない旨の合意）の成立の有無についてこの点に関する当裁判所の判断は，次のとおり補正，付加するほか，原判決「事実及び理由」欄の「第４　争点に対する判断　３(3)」に記載のとおりであるから，これを引用する。
ア原判決３９頁１８行目の「証拠（甲９，甲１２のａ５及び前記(1)掲記の証拠）」を「証拠（甲１２のａ５，ａ８，ａ１０の３，４，甲８５，丙１６及び前記(1)掲記の証拠）」と改める。
イ　同４１頁１５行目の「本件実施許諾契約及び再実施許諾契約」を「本件実施契約及び再実施契約」と改める。
ウ　同４１頁２２行目の「決定」を「決定があった旨の主張」と改め，同２２行目末尾の次に改行の上，次のとおり加える。


「上記アに認定したように，平成９年２月１２日から同年６月１１日まで５回にわたり開催された被控訴人補助参加人の取締役会においては，被控訴人補助参加人の取締役である控訴人代表者のＡから，本件パテントプールを解消して，特許権等の権利者がパチスロ機製造業者との間で個別に実施契約を締結する方式に切り替えるべきであるとの提案が行われたが，意見集約ができず，Ａの提案を了承する旨の決定が出されるには至らなかったものである。」エ　同４２頁２行目の「議事録」の次に「（丙１７）」を加え，同１１行目の「（なお，」から同２０行目末尾までを「なお，控訴人は，当該議事録はＡ名義の三文判を使用して偽造されたものであるとしてその成立を争うが，証拠（丙１６ないし丙１９の存在）及び弁論の全趣旨によれば，他の取締役会議事録（平成９年２月１２日，同年４月１６日，同年５月２２日開催のもの）等についても，取締役Ａの名下には上記と同一の印鑑が押捺されているのであって，Ａは，被控訴人補助参加人において議事録等関係書類作成の際に上記印鑑を使用することを了承していたもの認められるし，また，上記のような重要な案件を提案した控訴人代表者のＡとすれば，議事録の内容に関心を寄せ，議事録の内容に目を通したはずであり，その結果，議事録の内容に記載漏れがあれば，その点を議事録の作成担当者に当然指摘しているはずであるが，そのような指摘があったことをうかがわせる証拠はない。したがって，上記議事録は真正に成立したものと認められる。）。証拠（甲１２のａ１８，１２のａ２９（いずれも控訴人代表者Aの陳述書），甲１２のａ４６（控訴人従業員Ｅの作成に係る発言録取メモ），甲２１（高砂電器の代表者Ｆの陳述書））には，控訴人の上記主張に沿う記載があるが，上記の事情及び前記引用に係る原判決「事実及び理由」欄の「第４　争点に対する判断　３(1)」掲記の各証拠に照らしてこれらはたやすく信用することができず，他に被控訴人補助参加人の取締役会において平成８年度契約を包含する本件パテントプールを解消する旨の決定がされた旨の控訴人主張事実を認めるに足りる証拠はない。」と改める。オ　同４２頁２１行目の「決定の主張」を「決議があった旨の主張」と，同２４行目の「本件実施許諾契約及び再実施許諾契約」を「本件実施契約及び再実施契約」とそれぞれ改める。
カ　同４３頁２行目の「議事録」の次に「（丙９）」を加える。キ　同４３頁９行目の「旨が決定」を「旨の決定又は決議が」と改める。
(3)　更新申出の不存在の主張について
この点に関する当裁判所の判断は，次のとおり補正，付加するほか，原判決「事実及び理由」欄の「第４　争点に対する判断　３(2)」に記載のとおりであるから，これを引用する。
ア原判決３８頁１２行目，同１８行目の各「拒絶」を「拒否」とそれぞれ改める。
イ　同３８頁２２行目の「本件実施許諾契約」から同３９頁１行目の「本件実施許諾契約は，」までを「本件実施契約は，本件パテントプールに参加する複数のパチスロ機製造業者がパチスロ機の製造・販売を行うための特許権等についての再実施許諾権付きの実施許諾契約であり，また，上記パチスロ機製造業者は，被控訴人補助参加人との間の本件再実施契約に基づいて上記特許権等の再実施許諾を受けた上，多額の投資をしてパチスロ機の製造のために設備を備え，人員を雇用するなどし，上記特許権等を使用することを前提にパチスロ機の製造・販売の事業計画に基づいて，同業を継続的に行うものである。そして，もしも本件再実施契約が解消された場合に，上記パチスロ機製造業者が他の代替特許権等を見出して上記事業計画に基づく事業を継続することは困難であると考えられる。したがって，本件パテントプールの基礎をなす本件実施契約は，」と改める。ウ　同３９頁７行目の「拒絶」を「拒否」と，同１０行目の「ただし書きのみを」を「ただし書きとして記載されている部分のみを」とそれぞれ改める。エ　同３９頁１３行目から１４行目にかけての「申出がなかったとしても，」の次に「期間満了日より前に被控訴人補助参加人からの更新拒絶の申出又は平成８年度契約１０条１項所定の事由その他本契約を継続し難い特段の事由に基づく控訴人からの更新拒絶の申出がない限り，」を加える。
(4)　協議不調による契約終了の主張について
控訴人は，平成８年度契約８条の規定の成立経緯からすれば，同条にいう「契約を継続し難い特段の事由」には，契約の両当事者が誠意をもって交渉した結果，遂に契約条項につき，合意に至らなかった場合（すなわち，契約条件について誠実な協議をしたが，協議が不調となった場合）等を含むものと解すべきであり，また，継続的契約関係において，事情変更の原則が適用されるほどでない事情の変更があった場合であっても，事情変更による不利益を負担する当事者は，不利益軽減のため相手方と交渉し，交渉が不調となったときは，契約を解消できるというべきである旨主張する。


しかしながら，平成８年度契約が重大な契約違反又は契約を継続し難い特段の事由がない限り，原則として更新され継続されることとした趣旨は，前記引用に係る原判決「事実及び理由」欄の「第４　争点に対する判断　３(2)」に説示したとおりであり，この趣旨からすれば，同契約８条にいう「契約を継続し難い特段の事由」とは，同１０条１項所定の事由に準ずるような重大な事情をいうものと解するのが相当であり，これに反する控訴人の見解は採用することができない。したがって，平成８年度契約を更新するかどうかについて当事者間に意見の対立があり，契約の両当事者が誠意をもって同契約の解消と新たな関係の形成について協議をしたにもかかわらず，その協議が不調になったからといって，直ちに同契約８条の「契約を継続し難い特段の事由」があるということはできない。また，本件において，控訴人は，公取委が平成８年３月２８日，パチンコ機製造業界のパテントプールに立入調査したことなどから，合理的な裏付けをもって本件パテントプールにも独禁法違反の疑いがあると考え，これを解消して，特許権等の権利者が各製造業者に直接特許権等の実施許諾をする個別実施許諾契約締結方式を採用するよう，その契約条件を提示して，被控訴人補助参加人及び本件パテントプールの参加者らと協議成立に向けて努力を重ねたが，特許権等の権利者でない者が多数派を占める被控訴人補助参加人及びその多数派の上記参加者らはこれに応ぜず，協議不成立となったというのであるが，本件パテントプールが独禁法に違反するものでないことは，後に説示するとおりであり，控訴人が主観的に本件パテントプールが独禁法に違反すると信じて，上記のような提案を行ったなどの事情があるとしても，上記の判断を左右するに足りない。
(5)　平成８年度契約等をその内容に含む本件パテントプールが独禁法に違反し，又はそのおそれがあり，同違反等の状態を本件パテントプールの運用により回避することは不可能であるから，控訴人には，同契約８条の「契約を継続し難い特
段の事由」がある旨の主張について
ア　パテントプールとは，特許権等を有する複数の権利者が，それぞれの有する特許権等又は特許権等のライセンス（実施許諾）をする権限を一定の企業体や組織体に集中し，当該企業体や組織体を通じてその構成員等が必要なライセンスを受けるものをいう。本件パテントプールにおいては，その参加者である特許権等の権利者は被控訴人補助参加人との間でその特許権等につき再実施許諾権付きの本件実施契約を締結し，被控訴人補助参加人は本件パテントプールに参加している各パチスロ機製造業者との間で上記特許権等につき本件再実施契約を締結し，上記各パチスロ機製造業者は上記特許権等を使用してパチスロ機の製造・販売を行っていたものと認められる。
しかして，上記パテントプールの仕組みは，複数の権利者が所有する特許権等を相互に使用可能とすることにより，当該特許権等の利用価値を高め，権利者間の技術交流を促進するなどの効果を有するものであり，それ自体は上記のような形態の「特許権等の行使」に該当するものあるから，独禁法２１条により，原則として独禁法の適用を受けないものであり，したがって，パテントプールという方式を採用していること自体が，直ちに独禁法に違反するというものではない。もっとも，当該パテントプールの運用の方針，現実の運用が，特許法等の技術保護制度の趣旨を逸脱し，又は同制度の目的に反すると認められる場合には，特許法等による権利の行使と認められる行為に該当せず，独禁法違反の問題が生ずることがある。平成８年度契約の期間満了後に出されたものではあるが，「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」（平成１１年７月３０日公取委。乙４３）は，①企業体等にプールされている特許権等のライセンス（実施許諾）契約において，ライセンスを受けるパテントプールの構成員が共通の制限を受けるとの認識の下に，構成員に特許製品等の販売価格，製造数量，販売数量，販売先，販売地域等についての制限が相互に課され，これにより一定の製品市場における競争が実質的に制限される場合には，不当な取引制限として独禁法違反となる，また，②パテントプールの構成員に対し研究開発の分野，ライセンスの許諾先，採用する技術などについての制限が相互に課され，これにより一定の製品分野又は技術市場における競争が実質的に制限される場合についても同様である，さらに，③一定の製品分野において競争関係にある複数の権利者が当該製品分野に関連する特許権等のパテントプールを組織し，この組織体に特許権等を集積するとともに，現在及び将来の改良技術等をすべて当該組織体に集積する結果，当該集積された特許権等のライセンスを受けることなくしては当該製品分野等における事業活動が困難となっている場合において，当該パテントプールを利用して，複数の権利者が新規参入者や特定の既存事業者に対するライセンスを合理的な理由なく拒絶することなどにより，他の事業者の新規参入を阻害したり，既存事業者の事業活動を困難にさせることは，これらの行為により一定の製品市場又は技術市場における競争が実質的に制限される場合には，私的独占として違法となるなどの指針を掲げているが，パテントプールが上記指針のように運営され，一定の製品分野又は技術市場における競争が実質的に制限されることになる場合には，パテントプールは独禁法に違反するものとなり得るというべきである。


イそこで，以下，平成８年度契約等を内容とする本件パテントプールの運用の方針及び現実の運用がどのようなものであったかについて検討する。(ア)　被控訴人補助参加人が設立された経緯は，前記引用に係る原判決「事　実及び理由」欄の「第４　争点に対する判断　３(1)」に記載のとおりである。パチスロ機の製造・販売の草創期にあっては，パチスロ機のメーカー間の競争も熾烈であり，上記メーカー間において，特許権等をめぐる紛争がしばしば起こり，メーカー各社ともにその対応に苦慮していたことから，上記特許権等をめぐる業界各社の利害調整を行うべく，昭和５９年３月に日本電動特許株式会社（代表取締役Ｃ），平成２年３月に全国回胴遊技機特許株式会社（代表取締役Ｄ），平成４年３月に電動式特許株式会社（代表取締役A）がそれぞれ設立され，各会社ともにパテントプール方式により上記特許権等をめぐる利害調整を行っていた。しかし，上記特許管理会社３社が併存するようになって以降，その３社間で主導権争いが演じられ，業界各社が各特許管理会社に分属し，結果的に，業界各社も分裂し，各会社間の特許権等をめぐる利害調整が困難となる状況も生じた。そこで，この状況を改善するため，後に被控訴人補助参加人の代表者となったＣの提案により，上記利害調整を行う特許管理会社を１社にまとめることになり，その実現のため，平成５年，被控訴人補助参加人が設立されたものである。このような経緯からして，被控訴人補助参加人が設立された目的は，パチスロ機のメーカー間で特許権等をめぐる紛争が絶えなかったことから，特許権等を被控訴人補助参加人に集中させて，上記メーカー間の利害を調整し，特許権等をめぐる紛争を未然に防止して，パチスロ機製造業界の健全な発展を期するということにあったものであり，被控訴人補助参加人がパチスロ機製造業界への新規参入を阻止することを目的としたものであったとは認められない。
なお，被控訴人補助参加人の株主として本件パテントプールの参加者となっている会社は，いずれも日電協の組合員であるが，日電協が設立された経緯は，前記引用に係る原判決「事実及び理由」欄の「第４　争点に対する判断３(1)」に記載のとおりであり，その設立の趣旨は，パチスロ機遊技を国民生活の向上に伴う余暇の増大に対応する健全娯楽産業とし，パチスロ機業界を遵法営業に徹する健全な業界として発展させるとともに，パチンコ機製造業界に対抗すべく業界として自立するということにあったものであり，それが新規参入の阻止を目的としたものであったとは認められない。
(イ)前記争いのない事実等に前記引用に係る原判決「事実及び理由」欄の「第４　争点に対する判断　３(1)」に認定の事実，証拠（甲１２のａ２１ない２５，ａ２７，ａ２８，ａ５０，ａ５３ないし５８，甲１４，甲２６，甲３７ないし甲４６，甲５８，乙４４ないし乙４８，丙１６，丙１９，丙３２，丙４０，丙４１，丙４４，丙４５，原審証人Ｃ。甲１２以外の枝番号は省略する。）及び弁論の全趣旨を総合すれば，本件パテントプールの仕組み等は以下のとおりであると認められる。