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平成１６年()第８６８２号損害賠償請求事件ワ
口頭弁論終結日平成１７年１２月１２日
判決
原告味の素株式会社
同訴訟代理人弁護士増井和夫
同橋口尚幸
被告中外製薬株式会社
同訴訟代理人弁護士牧野利秋
同福田親男
同尾崎英男
同那須健人
同丸山隆
同訴訟代理人弁理士江尻   ひろ子
同補佐   人弁理   士深澤憲広
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
被告は，原告に対し，３０億円及びこれに対する平成１６年５月１１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，生理活性タンパク質の製造法についての特許権を有する原告が，被告が生理活性タンパク質である遺伝子組換えヒトエリスロポエチン（以下，エリスロポエチンを「」という）及び遺伝子組換えヒト顆粒球コロニー刺EPO   。激因子（以下，顆粒球コロニー刺激因子を「」という）の製造に用いG-CSF   。
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た方法（以下，遺伝子組換えヒトの製造方法を「被告方法１」と，遺伝EPO子組換えヒトの製造方法を「被告方法２」という）が，前記特許権にG-CSF   。係る発明の技術的範囲に属するとして，被告に対し，民法７０９条に基づき，一部請求として，特許権侵害による損害（遅延損害金を含む）の賠償を求め。た事案である。
１前提となる事実（括弧内に証拠を掲示したもの以外は，当事者間に争いがない）。
⑴当事者
原告は，食品，医薬品等を製造・販売する会社である。被告は，医薬品の製造，売買等を業とする会社である。
⑵原告の特許権
原告は，次の特許権（以下「本件特許権」といい，特許請求の範囲請求項１の特許発明を「本件発明」と，本件特許権に係る特許を「本件特許」という。また，本件特許に係る明細書（甲２。別紙特許公報参照）を「本件明。細書」という）を有している。なお，原告は，本件特許についての特許異。（，「」   。）議の申立手続平成９年異議第７３４５３号以下   本件異議手続というにおいて訂正を請求（以下「本件訂正請求」という）したところ，平成１。４年６月１８日，上記訂正を認め（以下「本件訂正」という，本件特許。）を維持する旨の決定（以下「本件異議決定」という）がなされ，同年７月。８日，同決定は確定した（甲１ないし３。）
発明の名称生理活性タンパク質の製造法
特許番号第２５７６２００号
出願年月日昭和６３年７月８日（１９８８年３月９日の日本国における特許出願に基づく優先権主張。以下，優先権主張の基礎となる日本国における特許出願の出願日を「本件優先権主張日」という）。
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登録年月日平成８年１１月７日
特許請求の範囲請求項１（本件訂正前）
「生理活性タンパク質をコードする遺伝子及びジヒドロ葉酸還元酵素（以下とする）遺伝子を発現可能な状態で有するプラスミドをチdhfr   。CHOャイニーズ・ハムスターオバリージヒドロ葉酸還元酵素欠損株（）細胞に形質転換して得られた浮遊攪拌培養に適した細胞を浮遊dhfr－攪拌培養し，培養液中に目的生理活性タンパク質を生産させ，そして目的生理活性タンパク質を取得することを特徴とする生理活性タンパク質の製造法」。
（。。）特許請求の範囲請求項１本件訂正後   訂正部分には下線を付してある「生理活性タンパク質をコードする遺伝子及びジヒドロ葉酸還元酵素（以下とする）遺伝子を発現可能な状態で有するプラスミドを元dhfr   。来付着性であるチャイニーズ・ハムスターオバリージヒドロ葉酸還元酵素欠損株（）細胞に予め形質転換して得られた形質転換細胞CHOdhfr－を培地中に懸濁させ，浮遊攪拌培養を継代して行うことにより浮遊攪拌培養に適した形質転換細胞を樹立し，当該浮遊攪拌培養に適した形質転換細胞を浮遊攪拌培養し，培養液中に目的生理活性タンパク質を生産させ，そして目的生理活性タンパク質を取得することを特徴とする生理活性タンパク質の製造法」。
なお，本件訂正により，本件明細書の２頁左欄３３ないし３９行は，次のとおり訂正された（訂正部分には下線を付してある。。）「即ち，本発明は生理活性タンパク質をコードする遺伝子及び遺伝dhfr子を発現可能な状態で有するプラスミドを元来付着性である細胞CHOdhfr－に予め形質転換して得られた形質転換細胞を培地中に懸濁させ，浮遊攪拌培養を継代して行うことにより浮遊攪拌培養に適した形質転換細胞を樹立し，当該浮遊攪拌培養に適した形質転換細胞を浮遊攪拌培養し，培養液中に目的
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生理活性タンパク質を生産させ，そして目的生理活性タンパク質を取得することを特徴とする生理活性タンパク質の製造法である」。
⑶被告の行為
ア遺伝子組換えヒト製剤の製造販売EPO
被告は，商品名を「エポジン」とする遺伝子組換えヒト製剤を製EPO造し，平成２年から販売している。
「エポジン」の製剤の形態としては，注射器に封入されたエポジン注シリンジ７５０，エポジン注シリンジ１５００，エポジン注シリンジ３０００，エポジン注シリンジ６０００，エポジン注シリンジ９０００及びエポジン注シリンジ１２０００の６種類並びにアンプルに封入されたエポジン注アンプル７５０，エポジン注アンプル１５００，エポジン注アンプル３０００，エポジン注アンプル６０００，エポジン注アンプル９０００，エポジン注アンプル１２０００の６種類，合計１２種類がある。「エポジン」の有効成分である遺伝子組換えヒトは，生理活性タEPOンパク質であり，骨髄中の赤芽球系前駆細胞に働き，赤血球への分化と増殖を促すという生理活性を有するタンパク質である。
「エポジン」については，昭和６３年１２月に薬事法（平成１４年法律第９６号による改正前のもの。以下同じ）１４条１項の承認の申請がさ。れ，平成２年１月に同項の承認がされた。
イ遺伝子組換えヒト製剤の製造販売G-CSF
被告は，商品名を「ノイトロジン」とする遺伝子組換えヒト製G-CSF剤を製造し，平成３年１２月から販売している。


「ノイトロジン」の製剤の形態としては，ノイトロジン注㎍，ノイ50トロジン注㎍及びノイトロジン注㎍の３種類がある。100   250「ノイトロジン」の有効成分である遺伝子組換えヒトは，生理G-CSF活性タンパク質であり，造血幹細胞の末梢血中への動員という生理活性を
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有するタンパク質である。
「ノイトロジン」については，平成元年１２月に薬事法１４条１項の承認の申請がされ，平成３年９月に同項の承認がされた。
⑷被告方法１及び被告方法２の概要
（，「」   。）被告方法１及び被告方法２以下これらを併せて   被告方法というは，いずれもタンパク質を遺伝子組換え技術によって製造する方法である。
ア遺伝子工学によるタンパク質の製造工程の概要
タンパク質は，細胞内で生合成される物質であり，２０種類のアミノ酸が固有の配列で鎖状の構造を形成した高分子である。アミノ酸の配列は，がコードしており，細胞は，核の中の遺伝子に含まれているのDNADNAコードに従って，対応するアミノ酸配列を有するタンパク質を細胞内で生成する。
遺伝子工学によるタンパク質の製造技術は，ヒトにとって有用なタンパク質をコードするを，大腸菌，細胞等の細胞に外来   としDNACHODNAて組み込むことにより，これらの細胞にヒトにとって有用な所望のタンパク質を生合成させる技術である。タンパク質をコードするを組み込DNAむ大腸菌，細胞等の細胞を，宿主細胞という。CHO遺伝子工学によるタンパク質の製造工程は，種細胞株の樹立の工程，培養工程及び精製工程の各工程に区分される。各工程の概要は，次の()なアいし()のとおりである。ウ
()種細胞株の樹立の工程ア
種細胞株の樹立の工程は，タンパク質を大量に生産するための細胞のもとになる種細胞株を造る工程である。
種細胞株の樹立の工程は，又はをコードする   を取EPOG-CSFDNA得し，これを細胞（宿主細胞）に組み込んだ形質転換細胞を作製CHOし，マスター・セル・バンク（）及びマスター・ワーキング・セMCB
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ル・バンク（）として樹立し，凍結保存するまでの工程である。MWCBマスター・セル・バンク（）とは，遺伝子組換え技術によってMCB製造される医薬品の品質を保証するために厚生省（以下，省庁名，官職名は，いずれも当時のものである）の指針によって定義される細胞株。であり，すべての製造用細胞（）のもとになる，樹立された遺MWCB伝子組換え細胞（形質転換細胞）である。あらかじめ一定の継代培養の範囲内で遺伝子が安定であることが確認されており，通常，複数のアンプルに分注して液体窒素中に凍結保存され，必要に応じてを調MWCB製するために解凍される。
マスター・ワーキング・セル・バンク（）とは，を一定MWCB   MCB条件下でさらに増殖させ，複数のアンプルに分注して保存された細胞であり，遺伝子組換えタンパク質の製造に直接使用される。通常，複数のアンプルに分注して液体窒素中に凍結保存され，製造時には，解凍して増殖させ，タンク型バイオリアクターで培養して目的とするタンパク質を回収する。
()培養工程イ
培養工程は，タンパク質の大量生産のために，種細胞株を増殖・培養する工程である。タンパク質を大量生産する必要に応じて，からMCB作製された（１本のバイアルにはの培養液に約   ×個MWCB1ml   1107の種細胞が含まれ，凍結保存されている）を解凍し，細胞が所定の量。になるまで増殖させる。実際の製造工程では，のスピナーフラス100mlコでの培養から始めて徐々にスケールアップし，昀終的にはの培2500l養タンクで細胞を培養する。これによって大量のタンパク質を製造することができる所望の量の細胞が得られる。
細胞は，培養中に，目的のタンパク質を細胞内で生合成し，培養液中に分泌する。目的タンパク質を回収するためには，目的のタンパク質を
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含有した培養液から細胞を除き，培養液から目的のタンパク質を精製する。
()精製工程ウ
精製工程は，回収した培養液に含まれる不純物を除去して，純度の高い目的タンパク質を得る工程である。
イ種細胞株の樹立の工程の概要
タンパク質の大量生産のために増殖される細胞のもとになる種細胞株は，宿主細胞である細胞に，宿主細胞自体がもともと有していないCHO外来のを組み込んで作製される。このように，宿主細胞を，外来のDNAによりタンパク質を産生できる形質を有する細胞に転換することをDNA形質転換という。形質転換細胞（種細胞株）の取得に至るプロセスは，次のとおりである。
()目的のタンパク質をコードする   の入手アDNA形質転換細胞（種細胞株）を得るためには，まず，目的のタンパク質のアミノ酸配列をコードするを入手することが必要である。DNA
()発現ベクターの作製イ
目的のタンパク質をコードするを宿主細胞に組み込むための手DNADNA段として用いられるのがプラスミドであるプラスミドは環状の。，であり，細胞内において自己増殖し，遺伝により子孫に伝達される，すなわち，細胞分裂の際に分裂後の各細胞にプラスミドのコピーが作られるという特性を有する。目的のタンパク質のをプラスミドに組みDNA込んで宿主細胞に挿入すると，その外来を含むプラスミドが宿主DNA細胞内で増殖し，又は宿主細胞の染色体に組み込まれ，遺伝することが可能となる。このような外来を組み込み，タンパク質を産生できDNAるようにしたプラスミドを一般に発現ベクターという。
()細胞の形質転換ウ   CHOdhfr－
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被告方法で用いられる宿主細胞は，（チャイニーズハムスターCHO卵巣）細胞である。被告が使用した細胞は，昭和４３年にとCHO   Kaoによって樹立された細胞株をγ線照射等により処理してPuckCHO-K1得られた突然変異株で，ジヒドロ葉酸還元酵素（）を作る遺伝子がdhfr（）。，欠失した   細胞株細胞株である   細胞株はCHOCHOdhfr   CHOdhfr
－－
。，昭和５５年にとによって樹立された   細胞はUrlaubChasinCHO   dhfr－を作る遺伝子が欠失しているために，核酸を含まない培地（非核酸dhfr培地）では生育できないという特性がある。そこで，細胞株CHOdhfr－を宿主細胞とし，目的のタンパク質をコードする及びをコーDNA   dhfrDNACHOドするを   プラスミドに組み込んだ発現ベクターを用いて細胞の形質転換を行うと，形質転換に成功した細胞は，を自dhfrdhfr－ら産生するようになるので，非核酸培地でも生育することができる。形質転換の処理を行った細胞を非核酸培地で培養すると，形質転換に成功した細胞だけが非核酸培地中で増殖できるから，形質転CHOdhfr－換された細胞のみを選択的に取得することができる。
このような利点があるので，細胞は，昭和５５年の樹立当CHOdhfr－初から，遺伝子組換え技術において宿主細胞としての利用が検討されてきた。


()メトトレキセートによる遺伝子増幅と種細胞株の選択エメトトレキセート（）は，の酵素活性を妨げる作用をするMTX   dhfr。，，物質である形質転換された   細胞はを産生しているがCHOdhfr   dhfr－を含む培地で培養すると，の活性が阻害されるので，増殖がMTXdhfr困難になる。
しかし，形質転換された細胞を濃度の低いを含む培CHO   dhfrMTX－地で培養すると，そのうちのある細胞では，染色体に組み込まれた発現ベクターがコピーを作って増幅し，より多くのを産生する能力をdhfr
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－取得するようになるこの性質を利用すると形質転換された。，   CHOdhfr細胞を順次濃度を上昇させた培地で培養することにより，よりMTX耐性の強い形質転換細胞を選択的に取得することが可能になる。MTX培地の濃度を徐々に上げて細胞を培養することにより，各段階でMTX発現ベクターが増幅して必要な耐性を備えた細胞だけが生き残MTXり，そうでない細胞は死滅するからである。
そして，耐性を取得した形質転換細胞は，細胞内に組み込んだMTXDNA発現ベクターの数が増えたことによって目的とするタンパク質の，も増えるので，目的とするタンパク質の産生能が向上する。すなわち，形質転換された細胞を順次濃度を上昇させた培地で培CHO   dhfrMTX－養することにより，耐性がより強く，かつ，目的タンパク質の産MTX生能がより高い形質転換細胞を選択的に取得することが可能になる。この方法により目的とするタンパク質の産生能が高い細胞を選択する場合の実験方法は，次のとおりである。
まず，所定濃度のを含む培地に形質転換細胞を極めて薄い濃度MTXで含有させた培養液をシャーレに入れて℃で培養する。この状態で37は，シャーレの培地の中に１つずつの細胞が分離して点在している。時間の経過とともに，シャーレの中の一部の細胞は耐性を獲得MTXMTXし，細胞分裂を繰り返して増殖し，コロニーを形成する。他方，耐性を獲得できない細胞は増殖できず，死滅する。
コロニーを形成した細胞をシャーレから取り出し，１段階上の濃度のを含む培地に，極めて薄い濃度で培養し，再び１つの細胞から増MTX殖してコロニーを形成する細胞を選択する。この方法による培養及び選択を繰り返すことにより，目的タンパク質の産生能の高い細胞を選択的に得ることができる。
()単一の遺伝子構造を有する種細胞株の取得オ
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細胞をプラスミドで形質転換する処理においては，プラスCHOdhfr－ミドが細胞の遺伝子のどの位置に組み込まれるかはコントロCHOdhfr－ールできないため，形質転換した細胞によって遺伝子の構造が異なって。，，いる可能性があるそこで   医薬品となるタンパク質を産生する細胞は同じ遺伝子構造の細胞となるようにするため，形質転換細胞を取得する，，，工程で昀終的に１つの   目的タンパク質の産生能の高い細胞を選択しこれを種細胞とする。そして，これを増殖し，種細胞株を樹立して，マスター・セル・バンク（）を確立し，後のタンパク質の大量生産MCBのための細胞培養に使用する。
２争点
⑴被告方法は，本件発明の構成要件を充足するか。
⑵被告は，先使用による通常実施権（特許法７９条）を有するか。⑶本件特許（請求項１に係る部分に限る）は，特許無効審判により無効に。されるべきものか。
ア本件発明は，新規性を欠くか。
イ本件発明は，進歩性を欠くか。
ウ本件特許（請求項１に係る部分に限る）は，特許を受けようとする発。明の構成に欠くことができない事項が記載されていないとして，平成２年法律第３０号による改正前の特許法（以下「平成２年改正前特許法」という）３６条４項２号に違反するか。。
⑷損害の発生の有無及びその額
３争点に関する当事者の主張
⑴争点⑴（構成要件充足性）について
（原告の主張）
ア構成要件の分説
本件発明は，次の構成要件に分説することができる（以下，分説した各--11
構成要件をその符号に従い「構成要件ａ」のように表記する。。）ａ生理活性タンパク質をコードする遺伝子及びジヒドロ葉酸還元酵素（以下とする）遺伝子を発現可能な状態で有するプラスミドをdhfr   。ｂ元来付着性であるチャイニーズ・ハムスターオバリージヒドロ葉酸還元酵素欠損株（）細胞に予め形質転換して得られたCHOdhfr－ｃ形質転換細胞を培地中に懸濁させ，浮遊攪拌培養を継代して行うことにより浮遊攪拌培養に適した形質転換細胞を樹立し，
ｄ当該浮遊攪拌培養に適した形質転換細胞を浮遊攪拌培養し，培養液中に目的生理活性タンパク質を生産させ，そして目的生理活性タンパク質
を取得することを特徴とする
ｅ生理活性タンパク質の製造法。
イ被告方法１
()被告方法１についての被告の主張（後記「   被告の主張」イ）は，ア（）次のａ及びｂの点を除き，争わない。
，。ａ各工程の確立された時期に関する記載については認否を留保する先使用権の成否を除き，方法確立時期は構成要件充足性の判断に影響しない。
ｂ別紙被告方法１説明書２⑴エの「種細胞株α   をまずCHODN2-33馴化用培地で２９日間浮遊培養し」との記載は，この２９日間の浮遊攪拌培養と同別紙２⑴ウの付着培養との間に，浮遊攪拌培養に関する何らの処理もされなかったという趣旨であれば，争う。別紙被告方法２説明書の記載も参照すると，同別紙２⑴エ記載の浮遊攪拌培養の前に，浮遊攪拌培養のための前処理があったと推定され，その前処理期間も，浮遊攪拌培養に適合させるための期間に算入すべきである。なお，は，被告と被告の提携先であるアメリカ合衆国マサチDN2-3Geneticsューセッツ州のジェネティクス・インスティテュート社（「--12
Institute,Inc.GI   EPOcDNA」。「」   。），以下社という   が自ら開発したヒト（をコードする遺伝子）と遺伝子を有するプラスミド（発現EPO   dhfrベクター）に付した名称である。
また，形質転換して得られた細胞が元来付着性であることCHOdhfr－は，この細胞本来の性質である。
()上記(   )の被告方法１を，請求項１との対比に便利なように記載すイアれば，次のようになる。
ａ’をコードする遺伝子及びジヒドロ葉酸還元酵素遺伝子を発EPO
現可能な状態で有するプラスミドをDN2-3


ｂ’元来付着性であるチャイニーズ・ハムスターオバリージヒドロ葉酸還元酵素欠損株（）細胞に予め形質転換して得られたCHOdhfr－ｃ’形質転換細胞α   を培地中に懸濁させ，スピナーフラスDN2-33コを用いて浮遊攪拌培養を継代して行うことによりタンクにおける浮
遊攪拌培養に適した形質転換細胞を樹立し，
ｄ’当該浮遊攪拌培養に適した形質転換細胞をタンクにおいて浮遊攪EPO拌培養し，血清，インスリン，抗生物質を含有する培養液中にを分泌させ，をカラムクロマトグラフィーにより取得するEPOｅ’の製造法。EPO
したがって，被告方法１は，本件発明の構成要件を充足し，本件発明の技術的範囲に属する。
ウ被告方法２
()被告方法２についての被告の主張（後記「   被告の主張」ウ）につア（）いては，次のａ及びｂの点を除き，争わない。
，。ａ各工程の確立された時期に関する記載については認否を留保する先使用権の成否を除き，方法確立時期は構成要件充足性の判断に影響しない。
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ｂ被告の製造確認申請書（乙２１）に記載された発現ベクタG-CSFーは，であり，これは，被告の出願に係る特公平６－５７１pV2DR1５６号公報（甲９。以下「被告公報」という）にも記載されている。ベクターである。被告公報に開示されたの構築経路と公表pV2DR1資料によれば，というベクターがのもとになっていpBRV-2   pV2DR1ることがわかるが，は，被告と東京大学医科学研究所との共pBRV-2同研究の成果として「ヒト顆粒球コロニー活性化因子の染色体遺伝，子構造と２つの（甲２５。以下「甲２５文献」という）にmRNA」。発表されている。他方，の医薬品製造承認申請書別紙⑵（乙G-CSF１０の３）には，発現ベクターとしてが記載されており，pV3DR1同申請書別紙⑵３頁の図３によれば，に含まれるのpV3DR1   G-CSFは，というベクターに由来する。しかし，とcDNA   pBRV-3pV3DR1，，pBRV-3G-CSFとのいずれについても被告による   の開発開始前後にこれを公表した文献は全く見出されない。甲２５文献の５７６頁の図２のの配列から，における   のは塩pBRV-2   pV2DR1G-CSFcDNA   712基からなると認められ，他方，上記申請書別紙⑵の４頁「断片２」の記載から，におけるの   は塩基からなるとpV3DR1G-CSF   cDNA705認められるから，２つのベクター間では，のが少なくG-CSF   cDNAとも塩基分異なることがわかる。7
これらの事情からみて，上記製造確認申請書（乙２１）の日付（昭和６２年３月９日）から製造承認の申請日である平成元年１２月２７日までの間に，発現ベクターをとする開発がされたことにpV3DR1なり，別紙被告方法２説明書３⑵に記載された，昭和６１年から昭和６２年２月までの間に大量生産用の細胞を確立したとの時期の記載は，事実に反することになる。
()上記(   )の被告方法２を，請求項１との対比に便利なように記載すイア
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れば，次のようになる。
ａ”ヒトをコードする遺伝子及びジヒドロ葉酸還元酵素遺伝G-CSF子を発現可能な状態で有するプラスミドをpV3DR1ｂ”元来付着性であるチャイニーズ・ハムスターオバリージヒドロ葉酸還元酵素欠損株（）細胞に予め形質転換して得CHO   dhfrDXB11－
られた
ｃ”形質転換細胞を培地中に懸濁させ，スピナーフラスコを用いて浮遊攪拌培養を継代して行うことによりタンクにおける浮遊攪拌培養に
適した形質転換細胞を樹立し，
ｄ”当該浮遊攪拌培養に適した形質転換細胞をタンクにおいて浮遊攪G-CSF拌培養し血清インスリン   抗生剤を含有する培養液中にヒト，，，を分泌させ，そしてヒトをカラムクロマトグラフィーによりG-CSF
取得する
ｅ”ヒトの製造法。G-CSF
したがって，被告方法２は，本件発明の技術的範囲に属する。
エ構成要件ｂ充足性
被告は，構成要件ｂの「元来付着性である」の意義を争い，被告方法が本件発明の技術的範囲に属しない旨主張するので，以下「元来付着性」，の意義，被告方法との対比について，敷衍して主張する。
()「元来付着性である」の意義ア
ａ細胞の浮遊化困難性CHOdhfr－
「元来付着性である」とは，以下のとおり，細胞が容器CHOdhfr－の壁面などに付着して増殖する性質が強く，培養液に浮遊化させると増殖しないという一般的性質を有することを意味する。細胞の浮遊化が困難であることは，次の各文献に記載さCHOdhfr－れているとおりである。
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⒜「構造解析のための蛋白質作成技術⑷－動物細胞を用いた蛋白質の大量生産系－（甲７。以下「甲７文献」という）は，製品の」。，，製造工程の説明ではないが細胞を用いた大量発現についてCHOCHO「」，筆者らの経験を踏まえて説明した報告であり   被告における細胞の取扱経験に基づく認識を示している。
甲７文献の著者であるＰ１は，当時，被告の探索研究所に所属していた。
甲７文献には，次のとおりの記載がある。
「細胞で樹立した安定高発現細胞株は，ローラーボトルでCHO容易に培養が可能である。回転数は，程度が適当であまり0.5rpm回転数を高くすると播き込み時に細胞がローラーボトルに上手く接着できないことがある。細胞がローラーボトル一面に増えたところで，培養液を無血清培地に交換する。細胞は，無血清化馴化CHOASF104CHO-SFMの作業をしなくても無血清培地（味の素）やGIBCOCHO（）などの培地で培養可能である。無血清培地中でも細胞は増殖し，長く培養すると浮遊細胞も出現する」。ローラーボトルとは，付着培養（単層培養）に使用される装置の－一つである。甲７文献には，形質転換した細胞（これがCHOdhfr型であることは甲７文献の昀初に記載されている）を長く培養す。－ると初めて浮遊細胞も出現することが記載されており，，CHOdhfr細胞が本来的に付着性であり，浮遊性に変えることが容易にはできないという細胞の性質をよく示している。
⒝「が生まれるまで   （甲６。以下「甲６文献」という）G-CSF」。は，被告における開発の経験を解説した報告である。G-CSF甲６文献の著者であるＰ２は，当時，被告の中央研究所研開推進部に所属していた。同人は，昭和３７年，被告に入社し，昭和５５
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年新薬研第２研究室長としてＰ３らとともにヒトの純化にG-CSF成功し，昭和６１年から開発プロジェクトチームリーダrhG-CSFーとなった。
甲６文献には，次のとおりの記載がある。
「ヒトを導入した細胞は本来は培養器壁にG-CSF   cDNArCHO接着しモノレイヤーで増殖するので，表面積の大小がスケールアップしていく上でのの１つとなっていた。そこでこのlimitingfactor細胞を用いたサスペンジョンカルチャー方式による大容量のタンクを用いる生産が望ましかった。しかしこの方式による大量培養にはいくつかの技術的に解決または乗り越えなければならない壁があった。１つは先に述べた壁への接着細胞をどうサスペンジョンカルチャーでも十分生育できるように適応させられるかという点であり，もう１つは実験室レベルの培養スケールでの細胞が果たして大容量タンク培養でスケールアップに伴う種々の問題をクリアして行けるかどうかという点であった。当時，エリスロポエチンの生産はすでにサスペンジョン化した細胞により実施されていたが，ノウrCHOハウも含め一般的には高度の技術の部類に属していた。サスペンジョン方式による大量培養を確立するためには，サスペンジョン化に伴う細胞の変化やダメージを回避し，一定のを産生するrhG-CSF安全な生産株を樹立し，さらに大量培養に予想されるいくつかの問題を乗り越える必要があった（１８頁）。」
上記記載から，甲６文献の筆者であるＰ２が，浮遊攪拌培養に適応した細胞の樹立が容易ではないことを述べているのは明らかであり，いかに苦労を伴ったかについては「接着細胞について，   CHOも壁から細胞をはがした後，根気よくサスペンジョンカルチャーを繰り返し，昀終的によく適合し増殖する細胞をクローニングし」，
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（１９頁）という記述ににじみ出ている。
甲６文献が大量生産の困難性について論じている部分を含むとしても，基本的な浮遊化工程の困難性を説明していることは明白である。
⒞「日経バイオテク」１９８６年５月５日号（甲１７。以下「甲１７文献」という）には，次のとおりの記載がある。。「，（）キリンビールは   チャイニーズ・ハムスター卵巣細胞CHOを宿主とした遺伝子操作によって，糖鎖の結合したを生産しEPOている。大腸菌と比べ，動物細胞の遺伝子操作技術はまだ確立しておらず，特に組換え動物細胞の大量培養技術が実用化の鍵を握っている。キリンビールがどこまで，この技術をものにしているかが，臨床試験の進展の決め手となるだろう」。
上記記載は，被告との開発の先陣争いをしていたキリンビEPOールの動向に関する報道である。上記記載のとおり，本件優先権主張日のわずか２年前の時点で，組換え動物細胞の大量培養技術は，未だ確立していないというのが常識であった。
⒟「日経バイオビジネス」２００１年９月号（甲１８。以下「甲１８文献」という）には，次のとおりの記載がある。。「容量の大きいタンク培養は効率がよいが，スケールアップに伴い，製造条件の再検討が必要となる。微量で効果を発揮する一方，生産スピードが求められる医薬品の製造（治験でも相当量の供給が必要になった）では，培地，攪拌，精製などで実験室レベルの条件をそのまま移行できるローラーボトルをシステムとして高度に自動化する方が得策と，キリンは判断した。アムジェン社もこの製造方法を採用したので，全世界％以上のエリスロポエチン製剤がキ70リンのローラーボトルシステムで製造されていることになる」。
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浮遊攪拌培養法が可能なら，効率に優れていることは明らかであるのに，キリンとアムジェンが採用しなかったことは，当時，キリン－アムジェン社が組換え細胞を浮遊攪拌培養する可能CHOdhfr－性を見出していなかったことを意味する。
⒠「動物細胞大量培養による有用物質生産の現状（甲１９。以下」「甲１９文献」という）には，次のとおりの記載がある。。「元来，単層培養に適している細胞を，浮遊培養にさせるadaptことはかなり困難なことであり，細胞の増殖度もあまり良くない。近年，単層培養法にしている細胞を大量に培養する方法とadaptして，多段式の培養装置を用いたり，円筒式の培養瓶を回転させて表面積の増加を図るか，あるいはマイクロキャリヤー・ビーズの表面に細胞を単層に増殖させ，このビーズを浮遊培養系で培養する方法などがとられている。マイクロキャリヤー・ビーズ用の培養装置も市販されている（１５９頁７ないし１３行）。」
すなわち，本件優先権主張日当時，付着性の細胞の培養については，単層培養のままでその効率を高める方向が主流であり，浮遊培養化することは困難であるとの技術常識が存在したことがわかる。「」（。「」⒡   遺伝子導入を利用した物質生産甲２０以下   甲２０文献という）には，次のとおりの記載がある。。
「組換え細胞および細胞は，いずれも接着依存性のC127   CHO細胞で浮遊化はできない。これらの細胞は，構成的にヒトあIFN-rるいはヒトを産生しているので，これらの組換え細胞から，IL-2有用タンパク質を効率良く大量に得るには，細胞の産生能を損なわずにできるだけ長期間維持できる条件を見つけることが必要である。細胞に導入された外来遺伝子は，染色体に組込まれた場合でもその安定性を欠く傾向にあることが知られており，それは，継代を
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くり返すことにより明らかになるので，細胞を増殖させずに長期間維持（）させることは，構成的にタンパク質を産生する組換Agingえ細胞を用いた物質産生の重要なポイントとなろう」。甲２０文献は，本件優先権主張日の１年前の文献であるが，組換え細胞は浮遊化できないと考えられていたことがわかCHOdhfr－る。


⒢次世代プロジェクトにおける動物細胞研究甲２２   以下甲「」（。「２２文献」という）は，通商産業省の指導により昭和５６年から。平成元年まで９年間続いた「次世代プロジェクト」における動物細胞の研究に関する平成３年の時点での評価と報告である。甲２２文献には「次世代プロジェクト」に採り上げられた６つ，のテーマ（①細胞の増殖制御要因に関する基礎的研究，②無血清培地，培養工学等を活用した昀適培養法による工業的物質生産法，③高密度培養法，無血清培地開発等を主体とする工業的物質生産法，④浮遊細胞系，準浮遊細胞系を用いた工業的物質生産法，⑤骨髄由来細胞を用いた工業的物質生産法，⑥上皮細胞由来細胞を用いた工業的物質生産法）が記載されている。これらのうち，①は基礎研究である。②ないし⑥は工業的物質生産法のテーマであるが，原告が担当した③を含め，②ないし⑤の４件は，本来浮遊性の細胞についての研究であった。⑥のみが上皮細胞由来細胞，すなわち，付着性の細胞を用いた工業的物質生産法の研究であったが「マイクロキ，ャリア粒子への効率良い付着法の開発」を行っている。このように，産官学の英知を集めたプロジェクトにおいても，１９８０年代にあっては，付着性動物細胞を浮遊化する工業的生産法は，テーマに採り上げられることすらなかったのである。⒣「動物細胞培養の実際（甲２８の１。以下「甲２８の１文献」」--20
という）には「浮遊培養法への順化」として   「浮遊培養法で細。，，胞が増殖できるようになるかは細胞株（）によって大きくcelllines。」，（）異なる   と明記されており継代培養の確立された株細胞cell   lineであっても，浮遊攪拌培養法に適合するか否かの予測は困難であることが示されている。
また「大規模装置を用いての動物細胞培養の実際（甲２８の，」adapt２以下甲２８の２文献   というには単層培養の系に。「   」。），「している細胞を浮遊培養の系に移し，長期間維持することは通常とても困難なことであり，まれに成功しても細胞の増殖度は余り良くない」と記載されており，付着培養から浮遊攪拌培養への移行が。本質的に困難であることが示されている。
ｂ本件発明の発明者らが特殊な細胞を対象としたとの被告CHO   dhfr－主張（後記「被告の主張」エ(   )ｃ）について（）ア被告は，本件発明における培養条件を根拠に，本件発明の発明者らが特殊な細胞，すなわち，浮遊攪拌培養が困難な特殊な細CHOdhfr－胞を対象としたと主張する。
しかし，被告が指摘する点は，通常の細胞培養技術における条件の幅の中で，原告が昀初に選択した条件と，被告及び社が適用したGI条件が異なることを意味するにすぎない。本件発明における培養条件が，被告から見ると，細胞の浮遊化につき昀適の条件ではCHOdhfr－なかったかもしれないが，そのような事実は，本件発明の価値を損なうものではなく，また，その技術的範囲を限定するものでもない。さらに，本件異議手続において「元来付着性である」という要件を付加した趣旨は，浮遊化された形質転換細胞を得る方法とCHOdhfr－して，形質転換前の細胞を浮遊化させて形質転換する場合と，形質転換後に浮遊化させる場合とがあるところ，後者の場合に限定するとい
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うものであり，付着性の程度を限定する意味はない。
()被告方法１イ
被告方法１では，種細胞株αは，当初，培養皿／フラCHO   DN2-33CHODN2-33スコで付着培養されたというのであるから，種細胞株   αは，付着性であり，このことから，種細胞株αが元来付CHO   DN2-33，。着性の細胞を形質転換したものであることは明らかであるCHO   dhfr－被告は，培養開始後２ないし４日目に倍加時間４８時間を記録していると主張するが，４ないし９日目にかけては，倍加時間が１００時間以上と逆に悪化しており，この細胞が浮遊攪拌培養で安定に増殖できるようになったとはいい難い。この細胞が浮遊攪拌培養でも十分に増殖可能と客観的に判断できるのは，早くとも２０日目以降，あるいは，被告が記述するように，倍加時間が２４時間になった時期に当たる２９日目以降となる。
種細胞株αの培養の状況を示した別紙培養経過図１にCHO   DN2-33は示されていないが，増殖の安定性とともに生産の安定性が確認された時点でを作製することとなるから，実際に浮遊適応が完了したのMCBはの作製時である４８日目と考えられる。より以前の段階で増殖MCB及び生産の安定性が確認されていたのであれば，４８日目までのMCB作製を待つ必要はない。
後記()のとおり，被告方法２では，別紙培養経過図２に示された浮ウ遊攪拌培養の前に，２４日間の浮遊攪拌培養が行われていた。このような予備的な浮遊化工程を行った後での細胞の培養経過を示すCHO   657別紙培養経過図２は，を生産する種細胞株α   の培養EPOCHODN2-3   3経過を示す別紙培養経過図１と極めてよく似ている。
この事実を考慮すると，被告方法１においても，別紙培養経過図１に記載されていない前段階の浮遊攪拌培養工程が存在する可能性が高い。
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しかも，ととで，使用した形質転換細胞の浮遊化の困難性G-CSF   EPOに特に差があると考える理由もなく，の開発経緯を参考にしてEPOの開発が行われた以上，においても，付着培養から本格的G-CSFEPOな浮遊攪拌培養工程に入る前に，予備的な浮遊化工程があったと考えるのが自然である。
被告の主張によれば，のを作製する工程は，   社で開発EPOMCBGIされたものである。社は，被告に提供したの   を作製するGIEPOMCB前に，細胞の一般的な取扱い及びを生成するように形CHO   dhfrEPO－質転換した細胞の取扱いにつき，相当の経験を集積していたCHOdhfr－ものと推測される。そのような経験を踏まえてなされた特に好ましい結果が社の作製報告書（乙９，以下「社報告書」という   ）に記載GIGI。されていると理解するのが自然である。
そして，そのような経験を踏まえた作業であったとしても，作MCB製，すなわち，増殖性と生産性の安定を確認するには，開示されている範囲でも４８日間を要しているのである。本件発明では，７０日間で浮遊攪拌培養に適した細胞を樹立しており，４８日間と７０日間の間に実質的な相違はないというべきである。おそらく存在するであろう予備的な浮遊攪拌培養の期間を加えれば，差は全くないといってよい。
()被告方法２ウ


ａ上記()ａ⒝のとおり，甲６文献には   「ヒトを導入ア，   G-CSFcDNAした細胞は本来は培養器壁に接着しモノレイヤーで増殖する」rCHOとの記載があることからすれば，被告方法１で使用した細CHOdhfr－胞は，付着性のものであった。
ｂ被告方法２では，細胞   株と呼ばれる種細胞（形質転換さCHO657れた細胞）を３４日間付着培養した後，３日ごとに継代しCHOdhfr－て１８日間浮遊攪拌培養を行っている。
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このように，形質転換後も，３４日間の付着培養を経た後に，浮遊攪拌培養が適用されていることから，生産の種細胞が，元来G-CSF付着性の細胞を形質転換したものであることは明らかであCHOdhfr－る。
また，被告方法２では，１８日間の浮遊攪拌培養を経た細胞をいったん凍結保存し，解凍後５日間付着培養した上で，６日間浮遊攪拌培l養している。その後，４７日間の浮遊攪拌培養を行い，さらに，40の培養タンクでの９日間の培養を経て，増殖が順調であることを確かめてを作製している。MCB
MCBそうすると，浮遊攪拌培養を通算８０日間行って，ようやくを作製し得る増殖性と生産性の安定した細胞を樹立することができたのである。
このように，通算８０日間の浮遊攪拌培養の継代によりの作MCB製に到達したというのは，本件発明における浮遊攪拌培養に適した細胞樹立の期間と同等である。
また，上記１８日間の浮遊攪拌培養及び６日間の浮遊攪拌培養については，どの程度の増殖性が見られたのかのデータは開示されておらず，その内容が確認できない。さらに，上記４７日間の浮遊攪拌培養についてのデータ（別紙培養経過図２）も，少なくとも前半部は増殖性のデータが不揃いであり，特に１８日目から２１日目までの培養では，倍加時間が１００時間以上になっているから，到底安定した浮遊攪拌培養が実現されているとは認められない。
()上記(   )及び()のとおり，被告方法１においても，被告方法２にエイウおいても，本件発明と実質的に異ならない手数を経て，浮遊攪拌培養に適した細胞を樹立しているのであるから，被告方法１及び被告方法２に使用されている細胞が，通常の細胞と異なり，浮CHO   dhfrCHOdhfr
－－
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遊攪拌培養に適合しているということはできない。
そして，本件発明の構成要件ｂの「元来付着性」が細胞のCHOdhfr－，，一般的性質をいうものであることは前記()記載のとおりであるからア被告方法に使用されている細胞はいずれも構成要件ｂの   元CHOdhfr－，「来付着性である」を充足する。
オ構成要件ｃ充足性
被告は，構成要件ｃの「浮遊攪拌培養を継代して行う」との記載は，単に培養を続けることを意味するだけで，発明の手段にならず，本件特許の実施例に記載された初期細胞濃度と培地への核酸の添加が本件発明の必須要件となるから，これらの要件において継代することに限定解釈されるべきであると主張する。
しかし，被告方法１及び被告方法２も，浮遊攪拌培養を継代して行うことにより，昀終的に大量生産のための浮遊攪拌培養に適した細胞を樹立している「継代」して培養することは，まさに，浮遊化のための手段とな。ることが明らかである。また，本件特許の実施例に記載された初期細胞濃度と培地への核酸の添加は，請求項１に記載されていないのであって，単なる実施例の条件にすぎないことが明らかであるから，上記限定解釈がされるべきであるとの主張は誤りである。
カ「被告方法１及び被告方法２のが本件優先権主張日前に樹立されMCBていること（後記「被告の主張   」カ）について」（），，「」「」(   )本件発明は方法の発明であり   エポジン及びノイトロジンアの製造販売は，本件優先権主張日より後に開始され，これらの製造に際し，本件特許の存続期間中，日々特許方法が実施されてきたのである。特許出願前（本件優先権主張日前）に本件発明の特徴的構成の工程が完了していたとの被告主張は，先使用権が成立しない限り，抗弁とならない。
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()被告は，被告方法において，大量生産に使用する種細胞株が，本件イ優先権主張日より前に及びとして作製されており，本件MCB   MWCB優先権主張日後にもも新たに作製したことはないと主張MCB   MWCBする。
この点について検討すると，用のは昭和６０年１２月４日EPO   MCBに，用のは同月１８日に，それぞれ   社において各２０EPOMWCBGI０本作製され，その中から各６０本が，昭和６１年２月ころ，被告に移転された。すなわち，被告が所有した及びは，各６０本MCB   MWCBである。
被告の規模の培養タンク運転では，１回ごとにの凍結1600   MWCBlバイアルを溶解し，の培地に懸濁してスピナーフラスコを用いた100ml浮遊攪拌培養を行う。を解凍して浮遊攪拌培養を開始する際のMWCB2.410/ml   100ml細胞密度は，約×個   である。この細胞密度の培養液を用意するには，×個の細胞が必要となる。この量の細胞は，2.4   107として供給されるから，に含まれる細胞が，社報告書MWCB   MWCBGI記載のとおり，×個   バイアルであれば，４６本のが必要510/   MWCBとなる。
もっとも，作製のために培養された細胞の全個数を計算し，MWCB6それを一切の無駄なく２００本のバイアルに分けたとすると，×6.4106個になるから，ののバイアル当たりの細胞量は，   ×EPOMWCB6.4   10個と推測される。に含まれる細胞が×   個とする社報告MWCB5   10GI書の記載は誤りであり，誤記が桁数の数値だけと推測すると×個5106となるが，昀も細胞数が大きくなる場合について検討すると，の100ml培養を１回開始するごとに，４本のを消費することになる。MWCBそして，被告は，昭和６１年６月から平成３年３月までの間に，少な，くとも用に１４回の培養タンクの運転を実施しているからEPO   1600l
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同年２月に１４回目の培養タンクの運転を実施した時点で，1600lは底をつくことになる。MWCB


したがって，これ以降に実施されている運転は，第２回目の1600l，，，MWCBEPOの製造が実施されていたと考えざるを得ないし   またはMWCB発売後，売上げを伸ばしているから，第３回目又はそれ以上のlの製造が実施されていることが推測される実際にはは。，   ，MWCB1600培養以外にも，培養条件の検討，定期的な細胞のバリデーションなどの使用目的でも必要であり，上記試算以上のが消費されているもMWCBのと推測される。
そうすると，及びについて，昭和６０年１２月の１回だMCB   MWCBけしか製造しなかったとの被告の主張は，事実に反するものであると強く疑われる。についても，と同様，１回だけの作製というMCB   MWCBのは，疑わしい。
（被告の主張）
ア構成要件の分説
本件発明は，次の構成要件に分説することができる（以下，分説した各構成要件をその符号に従い「構成要件Ａ」のように表記する。。）Ａ生理活性タンパク質をコードする遺伝子及びジヒドロ葉酸還元酵素（以下とする）遺伝子を発現可能な状態で有するプラスミドを元dhfr   。来付着性であるチャイニーズ・ハムスターオバリージヒドロ葉酸還元酵素欠損株（）細胞に予め形質転換して得られた形質転換細胞CHOdhfr－
を培地中に懸濁させ，
Ｂ浮遊攪拌培養を継代して行うことにより浮遊攪拌培養に適した形質転
換細胞を樹立し，
Ｃ当該浮遊攪拌培養に適した形質転換細胞を浮遊攪拌培養し，培養液中に目的生理活性タンパク質を生産させ，そして目的生理活性タンパク質
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を取得することを特徴とする
Ｄ生理活性タンパク質の製造法。
イ被告によるの製造方法EPO
被告方法１は，別紙被告方法１説明書記載のとおりである。
ウ被告によるの製造方法G-CSF
被告方法２は，別紙被告方法２説明書記載のとおりである。
エ構成要件Ａ充足性
CHO構成要件Ａの「元来付着性である」とは，原告が主張するような細胞の一般的性質ではなく，特殊な浮遊攪拌培養困難性を意味するdhfr－のであり，その点で，被告方法は，本件発明の技術的範囲に属しない。
()「元来付着性である」の意義ア
ａ本件発明の技術的課題（本件特許の前提となる浮遊化困難性）本件異議手続においては，動物細胞を浮遊培養に適した細胞に馴化させることについての周知慣用技術が引用されていた。原告は，これに対し「元来付着性である」の文言を付加する本件訂正請求を行っ，た。
原告は，本件訂正請求に先立ち，平成１４年６月５日付回答書（乙３の２３）において，次のように主張した。
「訂正した後の本件発明は，付着性の形質転換細胞から安定な浮遊攪拌培養に適した細胞を樹立することは容易ではない，という本件出願時の常識があった中で，付着性の遺伝子組換え細胞に該当する『生理活性タンパク質をコードする遺伝子及び遺伝子を発現可能なdhfr状態で有しているプラスミドを細胞に形質転換して得られCHOdhfr－た細胞』について，７０日間（１０週間）という極めて長期間にわたる継代培養を試みることによって，初めて浮遊攪拌培養に適した形質転換細胞を樹立することに成功し，該形質転換細胞を浮遊攪拌培養し
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て生理活性タンパク質を多量に製造することができる方法を確立した発明であります」。
原告は，上記のような「本件出願時の常識」を前提とし，本件発明の形質転換細胞は浮遊攪拌培養に適するように馴化するこCHOdhfr－とが極めて困難な細胞であることを前提として，本件訂正請求を行ったのである。
ｂ本件発明の技術的課題は実際には存在しなかったこと実際には，細胞の浮遊化には，本件発明に特許性を認めCHOdhfr－る前提となるような困難性は存在しない。
すなわち，社は，本件優先権主張日の２年以上前である昭和６GI－０年１２月の大量生産のために浮遊培養に馴化した，EPOCHO   dhfrMCBG-CSF細胞をとして樹立した   また被告は昭和６２年１月。，   ，，の大量生産のために浮遊培養に馴化した細胞をとしCHO   dhfrMCB－て樹立した。被告方法においては，細胞が特別の困難なくCHOdhfr－浮遊培養に馴化され，及びが作製された。MCB   MWCBまた，スイスのチューリッヒ大学のインターフェロン，フランスのサノフィ社のインターロイキン２なども，本件優先権主張日より前に細胞の浮遊培養によって，それぞれの目的とするタンパクCHOdhfr－質が安定的に生産されていた。さらに，アメリカ合衆国のジェネンテック社は，細胞の浮遊培養によりを大量生産し，本件CHO   dhfrtPA－優先権主張日より前に実際に医薬品として製造承認を受けていた。ｃ本件発明の発明者らは特殊な細胞を対象としたことCHO   dhfr－本件発明の発明者らが実際に使用した細胞は，理由は不CHOdhfr－明であるが，被告の細胞とは異なり，実際に浮遊培養が困難な細胞であったようである。本件発明の発明者らが本件明細書の実施例１と同CHOじ内容の実験結果を報告した「浮遊培養における遺伝子組換え
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細胞による赤芽球分化誘導因子（）の大規模産生（乙１４。以EDF   」下「乙１４文献」という）には，実施例１に対応する実験データだ。けでなく，浮遊培養できなかった実験のデータも示されている。同文献の図１は，３種類の培地で細胞の培養を開始した直後の培養CHO状態を示しており，同図の黒丸のデータは，本件明細書の実施例１に対応し，浮遊培養開始後８日で細胞密度が×個   になって8.810/mlいて，当初の世代時間が１９２時間以上であったことを示している。これに対し，白丸と白角のデータは，浮遊培養開始後１日で細胞が死滅してしまったことを示している。


このデータによると，本件発明の発明者らの細胞は，従CHOdhfr－来技術の培養法による通常の培地や条件では浮遊化が困難な特殊な細胞であるが，実施例１に相当する実験によって浮遊培養CHOdhfr－化に成功し，本件特許の出願を行うに至ったと推測される。乙１４文献によると，本件発明の発明者らの細胞を浮遊CHOdhfr－化できた要因は，培地への核酸の添加であった。上記図１の実験で，黒丸のデータは，実施例１で使用された，核酸を㎍添加した培10   /ml地で培養したデータであり，白丸のデータは，核酸を添加していない点でのみこれと異なるデータである。乙１４文献には，浮遊化した細胞が成長するためには核酸が必要である旨が明確に述べられている。本件発明は，このような特殊な細胞を対象とし，培地にCHOdhfr－核酸を添加することによって浮遊化がされたにもかかわらず，本件特許では，あたかも細胞一般が本件発明の発明者らの細胞とCHOdhfr－同様に浮遊化困難で，本件発明の発明者らが細胞の浮遊化CHOdhfr－を初めて発見し，それによって発明の特許性が認められているかのように扱われている。
本件発明の発明者らが特殊な細胞を対象としたことは，CHOdhfr－
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核酸の添加以外の培養条件の設定からもうかがえる。
すなわち，本件明細書の実施例では，細胞を浮遊攪拌培養に馴化させるために浮遊培養をするときの初期細胞密度を×個   とし410/mlており「発明の詳細な説明」の一般的な記述でも「出来るだけ低，，密度（×個   ）になるように細胞を懸濁し（２頁右欄１な1-410   /ml4」
いし２行「初期細胞濃度は×   個を出来るだけ越えない方），410   /mlが望ましい（２頁右欄４ないし５行）との記載がある。これは，細」胞の浮遊培養化を行う際の常識に反した低い細胞密度である。一般的には，浮遊培養の際に細胞の密度が低いことは，細胞の生存力を低めるのであり，教科書「組織培養（乙２）にも「細胞相互」，の支持能力を利用するため，細胞濃度をできるだけ高くして培養を始510/mlめるのが浮遊培養に成功するコツである   少なくとも×個，。   4の濃度から開始することが望ましい」と記載されている。。このような技術常識が存在するにもかかわらず，本件発明の発明者らは，あえて低細胞濃度で培養することを推奨しているのであり，本件発明の発明者らが用いた細胞は，特殊な性質を有する細CHOdhfr－胞であったと考えざるを得ない。
ｄ本件発明は，特殊な浮遊化困難性に基づいて特許性が認められたこと原告は，特許庁に提出した平成１４年６月１７日付特許異議意見書（乙３の２５）において「元来付着性である」の訂正の根拠につい，て次のように述べている。
「上記訂正後の特許請求の範囲請求項⑴における『元来付着性で，ある』という事項は，本件明細書の第３頁第３行～第７行（特許第２５７６２００号公報の第２頁左欄第８行～第１２行）や本件明細書第１６頁第１８行～第１７頁第１行（特許第２５７６２００号公報の第--31
４頁右欄第８行～第１１行）に記載されているように，本件発明は，元来付着性であるために，本件出願時の技術レベルでは大量培養が困難であった細胞から浮遊攪拌培養に適した形質転換細胞をCHOdhfr－樹立することを課題とする発明であること，及び各実施例の方法が全て元来付着性である細胞から浮遊攪拌培養に適した形質転CHOdhfr－換細胞を樹立し，培養して生理活性タンパク質を製造している方法であることを根拠としています。それ故，上記事項は，本件明細書に記載した事項の範囲内において請求項⑴における『細胞』をCHOdhfr－技術的に限定する事項であって新規事項には該当しませんし，また，請求項⑴を拡張し，又は変更する事項でもありません」。このように，構成要件Ａの「元来付着性である」の文言は，本件優先権主張日当時の技術レベルでは浮遊培養に適した細胞に馴化できない細胞を表現することを意図したものである。CHOdhfr－また，原告は，上記ａのとおり，平成１４年６月５日付回答書（乙３の２３）において，本件発明について「７０日間（１０週間）と，いう極めて長期間にわたる継代培養を試みることによって，初めて浮遊攪拌培養に適した形質転換細胞を樹立することに成功し」と述べて。「（）」いる   ７０日間１０週間という極めて長期間にわたる継代培養とは，本件明細書の実施例１で，浮遊培養開始直後は世代時間が１９２時間以上であったものが，１０週間をかけて世代時間が４８時間になったことを指しており，このように浮遊培養の期間が１０週間を要したことは，本件異議決定でも，本件発明の特許性を認める上での重要な理由となっている。
したがって，本件明細書の実施例１のように，従来技術で浮遊化できず，浮遊攪拌培養開始当初の細胞の世代時間が１９２時間以上で，浮遊培養開始後１０週間をかけてようやく世代時間が４８時間となっ
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て安定化するような細胞が，本件発明にいうところの「元来付着性である」細胞である。
原告は「元来付着性である」とは，細胞の一般的性質，   CHOdhfr－であると主張するが，明らかに禁反言に当たるものであり，許されない。
ｅ原告が細胞の浮遊化が困難であったことを示すと主張すCHO   dhfr－
る文献について
⒜甲６文献について
，，，甲６文献は被告の研究者が   被告のの開発経緯のうちG-CSF特に「細胞による工場レベルでの大量培養と精製」と，組換CHOえ製品の「安全性と品質保証」について，主に製品G-CSF   G-CSFのユーザである医師や医学研究者向けに書いた著述で，（ノG-CSFイトロジン）の製造承認がされた平成３年１０月に刊行されたものである。
原告は，甲６文献の中の記述を抜粋して，その記述が本件と関係。，，があるかのように主張しているしかし   甲６文献の主要な関心はタンクにおける細胞の大量培養の工程である。すなわち，細1600l胞の大量培養を行うためには，例えば，大型タンクの中で細胞に対し一定かつ適切な濃度の酸素を供給しなければならないという問題があった。つまり，培養タンクをスケールアップして行う大量培養には，実験室レベルでの培養とは全く異なる，クリアすべき問題があったのである。
原告が指摘する甲６文献の１９頁の記述は，大型タンクによる培養工程に関する記述である。また，原告が指摘する甲６文献の１８頁の記述は，この文献の中で筆者が問題として取り上げている大型タンクによる培養工程に至るための前段階として取り上げられてい
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るにすぎない「組織培養（乙２）に記載されているように，浮。」，，遊化はある程度のコツを必要とすることでもあることから筆者は動物細胞の培養に関する知識や経験が乏しい医師や研究者に対し，第１段階としては，付着培養した細胞の浮遊化を検討しなければならないことを記載したものと考えられる。しかし，甲６文献の全体を見れば，筆者の関心は細胞の大量培養の工程にあることが明らかである。
さらに，甲６文献において引用文献５）として引用される「遺伝子工学によるリコンビナント造血因子の精製（乙４４）には，被」告が組換え細胞の浮遊培養による大量培養，大量精製に成功CHOしたことが記載されているのであり，遅くとも本件優先権主張日前の昭和６２年には，細胞の浮遊化のみならず，大量培養に関する課題も既に解決されていたことが報告されているのであるから，原告が甲６文献の記載をもって本件優先権主張日時点の本件発明の困難性を主張するのは，失当である。
原告は「根気よくサスペンジョンカルチャーを繰り返し」とい，う甲６文献の表現が甲６文献の筆者らの苦労を表していると主張する。
しかし，甲６文献は，被告方法２に関わった筆者による文献であるから，その記載内容や表現は，実際の細胞の浮遊培養の内容と矛盾して解釈されるものではない。実際の細胞の浮遊培養の内容に照らせば「根気よく」は，動物細胞の浮遊化について知見の乏しい，読者を対象にした文献で筆者が用いた一種の修辞であると解するのが相当であり，時間を要する作業であったことを述べるにとどまるものである。
⒝甲７文献について
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甲７文献は，被告方法について記述したものではなく，付着培養であるローラーボトルで無血清培養の実験を行ったことについて述べているものである。原告は，甲７文献中の「長く培養すると，初めて浮遊細胞も出現する」という記述をとらえて，細胞CHOdhfr－が本来付着性であり，浮遊性に変えることが容易にできないというこの細胞の特質をよく示していると主張する。しかし，甲７文献の当該記載は，ローラーボトルを用いて付着培養をしている場合でも，，一部に浮遊化した細胞が現れることを述べているにすぎずむしろ細胞には付着しようとする性質とともに，浮遊化しようCHOdhfr－とする性質も内在していることを示している。
⒞甲１７文献について
昭和６１年当時「大量培養技術」が実用化の鍵であり，工業的，レベルの生産規模にスケールアップするために種々の問題をクリアする必要があったのは事実である。大型タンクによる浮遊培養に関しては，上記⒜のとおり，実験室レベルのスケールでの浮遊培養とは異なる問題があった。しかし，それは細胞の浮遊化の問題ではない。
⒟甲１８文献について
組換え動物細胞の大量培養技術は，浮遊培養に限られるものではない。大型タンクで浮遊培養する方法もあれば，キリンのように小型のローラーボトルを多数用いた生産システムを自動化して効率よく行う方法もある。甲１８文献には，大容量のタンク培養は生産効率には優れるがスケールアップに伴い製造条件の再検討が必要になること，他方，ローラーボトル法では生産効率は劣るが実験室レベルの条件をそのまま移行できるので大量化が容易に行え，キリンは生産スピードを考慮してローラーボトル法を採用したことが記載さ
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れている。すなわち，どのような方式を開発するかは，各社の開発方針の問題であり，いずれの方式を採用するにしても，スケールアップに伴う困難は，本件発明とは関係がない。
原告は，キリン－アムジェン社が組換え細胞を浮遊攪CHOdhfr－拌培養する可能性を見出していなかったと主張する。
しかし，化学工業会第６３年会研究発表講演要旨集に掲載された「」（），組換え体によるタンパク質医薬品の製造について乙５７   はキリンビールの研究者がの開発経緯を紹介した論文であるとEPO，，，ころ同論文には   遺伝子組換え体動物細胞の培養を行うに当たりローラーボトル方式及びファーメンター（培養タンク）方式を検討した結果，ローラーボトル方式を採用したことが記載されている。すなわちキリン－アムジェン社にとってファーメンター方式   大，，（規模の浮遊培養）も可能であったのである。
実際，本件優先権主張日前に発行されたキリン－アムジェン社の（），特許明細書である特表昭６１－５０１６２７号公報乙５８   には遺伝子と遺伝子で形質転換された細胞が浮遊EPO   dhfrCHOdhfr－培養で容易に増殖すること，そして，ローラーボトルで培養する前には，浮遊培養で大量の細胞を取得することが記載されている。さらに，実際の生産においても「を解凍後，   フラスコによ，MWCBTる静置培養，スピナーフラスコ，ファーメンターによる浮遊培養を，，」。介して   大量のローラーボトルに接種本培養を行ったのであるこのように，キリン－アムジェン社が浮遊培養を選択肢の１つとして考慮していたことは明らかであり，ローラーボトル方式を採用したのは，細胞が浮遊培養できないことによるものではなCHOdhfr－い。
⒠甲１９文献について
--36
甲１９文献の筆者は，マイクロキャリヤービーズを用いてヒト腎細胞を培養してウロキナーゼというタンパク質を得ており，ヒト腎細胞の培養に関する説明で「浮遊培養にさせることはかなりadapt困難」と述べている。
しかし，ヒト腎細胞は，細胞のような「すでに継代培CHOdhfr－養の確立された株細胞」ではなく，ヒトの正常細胞である「組織。培養（乙２）でも「本法は組織からの初代培養細胞には・・・」，適用困難であるが，すでに継代培養の確立された株細胞では・・，・単層培養から浮遊培養に移してその増殖を継続維持することが可能である（６９頁１１ないし１３行「本法」は浮遊培養法を指」。す）と記載されている。。
CHO甲１９文献の記述は，継代培養の確立された株細胞である細胞株には当てはまらない。dhfr－
⒡甲２０文献について
甲２０文献は，マイクロキャリアー培養によって細胞やC127細胞を培養したもので，マイクロキャリアー培養を採用したCHO理由の説明として「接着依存性の細胞で浮遊できない」といった，記述がある。
しかし，これは，浮遊培養を実際に行った上での結果に基づいてなされた記述ではない。
したがって，この文献の記述をもって実際に細胞の浮CHOdhfr－遊化が困難であることが示されているとはいえない。しかも，甲２，，０文献の執筆者であるＰ４研究員は本件優先権主張日の時点では公知文献の記載から「組換え細胞は浮遊化できる」と，   CHOdhfr－認識したであろうと述べている（乙４８。）
⒢甲２２文献について
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「」，，次世代プロジェクト   は困難な問題に取り組むものであってテーマに採り上げられていないことが困難であることを示すものではない。既に実用化されていた技術であれば，テーマに採り上げられなくて当然である。
⒣甲２８の１文献及び甲２８の２文献について
原告は，甲２８の１文献及び甲２８の２文献には，浮遊攪拌培養に適合するか否かの予測は困難であることが示されていると主張する。


しかし，これらの文献は，細胞以外の別の細胞を念頭CHOdhfr－に置いて，浮遊攪拌培養の困難な細胞があることを述べているにすぎない。甲２８の１文献には，原告が指摘する記述の直前に「ヒ，ト二倍体細胞株（，）は，浮遊させた状態では全く培WI-38   MRC-5養できない」と記載されている。甲２８の２文献にも，冒頭に，ヒト由来細胞についての論文であることが記載されている。このように，甲２８の１文献及び甲２８の２文献は，ヒト由来の付着性細胞の場合には浮遊化しにくい細胞があることを示している点で，甲１９文献と同じである。いずれにしても，これらの文献は，細CHO胞や細胞については何も述べていない。CHOdhfr－
()被告方法１イ
ａ被告方法１の細胞   αは，付着培養から浮遊培養に移CHODN2-3   3行した後２ないし４日目に倍加時間（世代時間）が４８時間以下となり，４ないし９日目に生長が鈍化することがあったが，培地を全部取り換えて培養を続けることによりすぐに生長を回復し，２９日で世代時間が２４時間にまで短くなっている。本件明細書の実施例１では，浮遊培養開始後８日間の世代時間が１９２時間以上であり，世代時間が４８時間になるまでに１０週間を要したことと比べれば，被告方法
--38
１の細胞株が浮遊培養困難な細胞でなかったことは明らかである。ｂ原告は，の作製が４８日目であったことを根拠に，被告方法MCB１において浮遊攪拌培養に適した細胞の樹立には４８日間を要したと主張する。
しかし，被告方法１の培養の目的は，医薬品の生産に使用するための及びを作製することにあったのであり，本件発明のMCB   MWCB実施例とは目的が異なる。及びの作製には，高いレベルMCB   MWCBでの品質の保証が要求されているのであり，実験室レベルで浮遊攪拌培養に適する細胞を作製するのとは次元が異なるのであるから，本件発明に要した日数と被告方法１のの作製に要した期間を単純にMCB比較する原告の主張は暴論である。特に，被告方法１においては，まず血清を％含有する馴化用培地で種細胞を浮遊攪拌培養に馴化さ10せ，次いで血清を％しか含まない生産用培地に馴化させ，その上で1を作製しているのであるから，この点でも，の作製に要しMCBMCBた日数を，本件発明の細胞の樹立に要した日数と単純に比較することはできない。
原告も認めるように，別紙培養経過図１によれば，２０日目ころには，浮遊攪拌培養でも十分に増殖可能と客観的に判断できるが，被告，（，方法１では細胞があらかじめ定められた基準   細胞の生存率％99倍加時間２４時間，細胞密度×細胞   ）に到達したことを確510/ml認して，次の生産用培地での浮遊培養に移行したのである。なお，倍加時間が２４時間であれば浮遊攪拌培養に十分に馴化した細胞であると判断できることは，原告の研究者らが，浮遊培養細胞株の普通の倍加時間は通常２０ないし４０時間であると述べていることからも，明らかである。
の作製は，種細胞株が生産用培地での浮遊培養に馴化した後MCB
--39
MCBMCBであればいつでもよく，の作製を４８日目に行ったのは，を作製するために十分な数量の細胞数になるまで順次容量を増しながら増殖を行ったためであり，本件発明の樹立の時期とは異なる。このように，被告方法１の種細胞株α細胞は，遅くCHO   DN2-33とも浮遊培養開始から２９日目には，浮遊攪拌培養に適した細胞として樹立されており，本件発明の実施例１の７０日目よりもはるかに短い期間で樹立されている。
ｃ本件発明の実施例１と被告方法１との更に明確な相違は，細胞を付着培養から浮遊培養に移行した直後の細胞の増殖性（倍加時間）にある。
被告方法１の種細胞株αは，浮遊培養に移行した直CHO   DN2-33後から倍加時間が４８時間程度であり，これは，本件特許の実施例１の細胞が７０日間の継代培養の後ようやく到達した倍加時間のレベル。，，，である   すなわち被告の細胞の倍加時間は浮遊培養開始当初から本件特許で浮遊攪拌培養に適した細胞として樹立された細胞の倍加時間と同等であった。細胞の浮遊攪拌培養を開始してすぐにCHOdhfr－細胞が４８時間程度で２倍に増殖したという事実は，この細胞がその後浮遊培養に適した細胞に馴化し，樹立されることを十分に予測させるものである。
原告は，被告方法１において，別紙培養経過図１に記載されていない前段階の浮遊攪拌培養工程が存在する可能性が高いと主張する。しかし，被告方法１には，原告の推測するような「予備的な浮遊化工程」は存在しない。被告方法１における細胞の馴化用培地での樹立に要した期間が長くても２９日であったのは，被告方法２における樹立に要した期間が２４日であるのと概ね一致する。
また，社報告書（乙９）の「哺乳動物細胞遺伝子発現研究室でGI
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は，細胞をプラスチックの培養皿／フラスコに付着させ，％CHO   10ウシ胎仔血清を含む高栄養培養液で培養している（６１頁６ないし」７行「第二のステップでは，クローン化した高産生   細），EPOCHO胞株を哺乳動物細胞培養グループに移し％ウシ胎仔牛血清培地中浮1遊培養し馴化させ，を樹立することになる（６１頁９ないし１MCB   」１行）との記載は，原告の推測するような「予備的な浮遊化工程」が存在しないことを示している。
なお，当時社で細胞の   遺伝子による形質転換をGICHOdhfr   EPO－行い，社報告書の原文の作成者の１人であるＰ５博士は，供述書GI（乙５５）において，同報告書に記載されている以外の浮遊化の工程は存在しなかったことを述べている。
()被告方法２ウ
ａ被告方法２の細胞である「   株」も，３日ごとの継代CHOdhfr657－。，を繰り返して１８日間浮遊培養することで浮遊培養に馴化したまた生産用培地への移行後の浮遊培養状況のデータも，特に困難なく浮遊培養が行われたことを示している。すなわち，細胞株の場CHO   657合は，いったん凍結保存されたので，解凍後まず５日間付着培養を行い，その後％血清を含む馴化用培地で６日間浮遊培養を行い，細10胞が安定的に浮遊培養できることを確認した。そこで，その後，％1血清を含む生産用培地での浮遊培養に移行した。培養状態のデータがグラフで示されているのは，生産用培地での浮遊培養の開始から後であるが，昀初の３日間のサイクルでは生長が見られなかったものの，培養液の約半分を新培地で置換した２サイクル目では，倍加時間が４８時間の生長を示し，生産用培地での培養開始後２１日目以降は，倍加時間が２４時間となっている。


ｂ被告方法２では，前記ａのとおり，細胞「   」株をまず１８CHO657
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日間浮遊培養し，いったん凍結保存して，解凍後５日間付着培養した上で，６日間馴化用培地で浮遊培養した。その後，血清を％しか含1まない生産用培地で４７日間浮遊培養し，さらに，の培養タンク40lで９日間浮遊培養をした上で，を作製した。原告は，この事実MCBから「浮遊攪拌培養を通算８０日間行って，ようやくを作製，   MCBし得る増殖性と生産性の安定した細胞を樹立することができた「通」，算８０日間の浮遊攪拌培養の継代によりの作製に到達したといMCBうのは，本件発明における浮遊攪拌培養に適した細胞樹立の期間と同等である」と主張する。
しかし，をいつ作製するかなどの日程は，培養をスケールアMCBップして行い，の作製に必要な十分な数量の細胞を得るなどのMCB理由によって決められたことであり，馴化・樹立のために８０日を要10したのではない本件特許の実施例１における馴化・樹立が血清を。％含む培地で７０日間を要したこととの対比では，被告方法２では，血清を％含む馴化用培地での２４日間の浮遊培養によって，馴化10・樹立がされている。
被告は「株」が馴化用培地で浮遊攪拌培養に馴化し，浮遊攪，   657拌培養に適した細胞として樹立されたと判断し，次の生産用培地での浮遊培養に移行したのである。原告は１８日間及び６日間の合計２４日間の浮遊攪拌培養についてデータが開示されていないと主張するが，被告方法１と同様，生産用培地での培養に順調に移行することができたという事実から，その時点で既に「株」が，馴化用培地に657おいて浮遊攪拌培養に適した細胞として馴化・樹立がされていたことは，明らかである。
また，原告は，生産用培地における浮遊培養の状況を示した別紙培養経過図２について，少なくとも前半部は増殖性のデータが不揃いで
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あり，特に１８日目から２１日目までの培養では，倍加時間が１００時間以上になっているから，到底安定した浮遊攪拌培養が実現されているとは認められないと主張する。しかし，別紙培養経過図２のデータは，浮遊攪拌培養への馴化ではなく，培地に血清が％しか含まれ1ない生産用培地への馴化を示すデータであるから，この点の原告の主張は，失当である。
()したがって，被告方法１及び被告方法２の   細胞は，いずエCHOdhfr－れも，構成要件Ａの「元来付着性である」を充足しない。
オ構成要件Ｂ充足性
()構成要件Ｂの解釈ア
「」，，構成要件Ｂの   浮遊攪拌培養を継代して行うことは以下のとおり限定解釈されるべきである。
ａ本件発明の構成要件Ｂは，課題を解決するための手段を何ら規定し
ていないこと
本件発明の技術的課題は「細胞は浮遊培養では増殖で，   CHOdhfr－きない，あるいは増殖困難である」ことにあり，細胞を浮遊培養条件下で増殖できるようにすることが課題の解決手段に含まれる。ところが，構成要件Ｂは「浮遊攪拌培養に適した形質転換細胞を，樹立する」ことの手段が「浮遊攪拌培養を継代して行うこと」であることを規定している「継代」とは，細胞を浮遊培養する場合，容器。（），から細胞を培地培養液   と共にその一部を新しい容器に取り出して新しい培地を加えて浮遊培養を続けることであり，培地を変えなければ細胞はいずれ死滅するから，凍結保存せずに細胞を維持するために当然行われるものであって，要するに，培養を続けることにほかならない。
そして，浮遊培養で増殖できない細胞を，単に浮遊培養条件下に置
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いたとしても，増殖できずに死滅してしまうから「継代」は「樹，，立」のための手段となるとしても，浮遊化に必要な「増殖」のための手段とはなり得ない。
そうすると，本件発明は，安定な細胞の樹立のための手段として，「」，当業者の技術常識である継代   のみを請求項に記載するにとどまりその前提となる「浮遊培養で細胞を増殖させる」ことについては，何ら解決の手段を記載していない。
ｂ初期細胞濃度及び核酸を含む培地の使用が課題を解決するための手
段であること
上記ａのとおり，本件発明は，課題を解決するための手段を規定していないから，本件特許は，本来，この点において無効理由（平成２年改正前特許法３６条４項）を有するが，本件発明を何らかの意味のある内容として解釈しようとするならば，本件発明の構成要件Ｂの樹立のための手段を明細書の記載に照らして解釈すべきである。すなわち，本件明細書には「初期細胞濃度は×   個を出来，410   /mlるだけ越えない方が望ましい（２頁右欄４ないし５行「培地は，」），上述のα－培地と同程度，もしくはそれ以上の濃度の核酸を含MEMむ培地ならいずれでもよい（２頁右欄１１ないし１３行）と記載さ」れており，培地への核酸の含有が，本件発明の培養において必須の条件であり，核酸を添加しなければ浮遊化はできないことが，上記記載によって明確に述べられている。
このような本件明細書の記載に照らせば，本件発明の構成要件Ｂの樹立のための手段は，①初期細胞濃度が×個   を越えず，か410/mlつ，②核酸を含む培地を用いた浮遊攪拌培養を行うこと，に限定して解釈される。
ｃ本件発明は実施不可能な部分を含むこと
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本件発明の発明者らは，上記エ()ｃのとおり，核酸を添加した培ア地で浮遊化したのであり，本件明細書にも，核酸の添加が必要であることが記載されている。したがって，本件発明は，核酸を添加していない培地で浮遊化することについては，課題を達成できておらず，発明未完成である。このように，発明者が発明を完成していない範囲の方法にまで特許の権利範囲を拡大することは，特許法の精神に反するものであるから，本件発明の技術的範囲は，核酸を添加した培地で浮遊化した場合にのみ限定されるべきである。
ｄ本件発明は発明の詳細な説明に記載されていない発明を含むこと仮に，本件発明の技術的範囲が，核酸を含む培地を使用する場合に限定されないとすれば，特許請求の範囲に記載した発明の範囲が，発明の詳細な説明に記載した発明の範囲を超えることになるから，本件発明は，限定して解釈されるべきである。


本件発明の詳細な説明の項の「培地は，上述のα－培地と同MEM，」程度もしくはそれ以上の濃度の核酸を含む培地ならいずれでもよい（２頁右欄１１ないし１３行）との記載は，核酸を含まない培地を用いて浮遊化することについて，特許権者自らが意識的に除外していることにほかならない。
本件発明の特許請求の範囲は，核酸を含まない培地をも権利範囲に含み，発明の詳細な説明に記載した発明の範囲を超えるものであるから，核酸を含む培地を用いて浮遊化したものに限定して解釈されるべきである。
()被告方法１及び被告方法２イ
被告方法１及び被告方法２の浮遊培養では，×個   以上の初110/ml期細胞密度が採用され，浮遊攪拌培養に用いられた培地には，核酸は全く含まれていない。
--45
したがって，被告方法１及び被告方法２は，いずれも構成要件Ｂを充足しない。
カ被告方法１及び被告方法２のが本件優先権主張日前に樹立されてMCB
いること
()被告方法１において   の大量生産に使用する種細胞株は，本件アEPO優先権主張日より前に及びとして樹立されていた。すなMCB   MWCBCHODN2-33   MCBMWCBわち，被告方法１の種細胞株細胞   αの及びは，昭和６０年に，アメリカ合衆国で，社により樹立され，昭和６GI１年２月に被告に移された。
()被告方法２において   の大量生産に使用する種細胞株は，本イG-CSF件優先権主張日より前に及びとして樹立されていた。すMCB   MWCB，，なわち被告方法２の種細胞株細胞   株の及びはCHO   657MCBMWCB昭和６１年１月ないし２月に被告によって樹立された。()原告が本件特許を侵害すると主張する被告の行為は，上記各細胞株ウのを上記各時期に樹立し，その後，その種細胞を増殖し，昀終的MCBにの培養タンクで培養し，所望の及び   を製造する行2500EPOG-CSFl為である。
本件特許の構成要件Ａ及びＢに対応する行為は，上記()及び()のアイとおり，本件優先権主張日より前にすべて行われており，その後は，構成要件Ａ及びＢに対応する行為は一切行われていない。そうすると，構成要件Ａ及びＢに相当すると原告が主張する工程によって作成された及びの及び   は，及びを製造するEPO   G-CSFMCBMWCB   EPOG-CSF目的で本件優先権主張日より前に既に日本国内に存在していたのであ，，，りそれらは   生産行為の全体が特許出願前に既に行われていた場合に当該生産行為によって生産された物が特許出願前から日本国内に存在したことになり，特許法６９条２項２号により特許権の効力が及ばないと
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解すべきであるのと同様，本件特許の効力の及ばない物（特許法６９条２項２号）と解すべきである。
すなわち，本件優先権主張日後に被告が行った行為は，本件発明の特徴的構成の工程ではなく，慣用的な工程にすぎないのであって，この場合も，発明の全構成要件に該当する行為が特許出願前（本件優先権主張日前）に完了している場合と比較して，権利者を特許権で保護すべき理由が存在しないことにおいて同じだからである。
MCBMWCB()   原告は，被告があたかも本件優先権主張日以降に及びエを作製したことがないと主張しているかのように解釈し，疑義があると主張する。
は，を解凍して細胞を増殖し，多くのバイアルに分注しMWCBMCBて再び凍結保存するのであるから，当然，は，本件優先権主張MWCB日以後にも作製されている。また，既存のから新たなを作MCB   MCB製（更新）することもある。しかし，この工程の中には，本件発明の構成要件Ａ及びＢに相当する行為は含まれていない。及びのMCB   MWCB，，細胞は既に浮遊培養に適する細胞として樹立されているのであるから，これらの細胞を増殖して新たに及びを作製する場合にはMCB   MWCB構成要件Ｂに相当する行為は不要である。
ちなみに，被告が構成要件Ａ及びＢに相当する行為を新たに作製して医薬品を製造販売しようとすれば，その細胞の遺伝子は，被告が製造承認を受けた医薬品を産生する細胞の遺伝子と異なるものとなるため，新たに臨床試験を行い，製造承認を受けなければならない。したがって，被告が，本件優先権主張日以後に及びを製造するためのEPO   G-CSFを新しく作製していないことは，明らかである。MCB
⑵争点⑵（先使用）について
（被告の主張）
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仮に，被告方法が本件発明の技術的範囲に属するものであるとしても，被告は，次のとおり，本件発明と同一の発明を，については社との共EPO   GI同研究開発により，については自社開発により，それぞれ完成させG-CSFた上，被告方法を実施して医薬品製造販売の事業を行うに十分な製造設備を完成させ，更に大規模な設備計画を実行に移すとともに，被告方法に基づく医薬品製造販売を事業として行うために必須である臨床試験を既に開始していたから，被告は，特許法７９条に基づき，本件特許権について法定の通常実施権を有する。
ア本件優先権主張日前の被告方法１の完成
被告は，昭和５８年１０月，アメリカ合衆国で遺伝子組換えの研EPO究を始めていたベンチャー企業である社に資本参加し，昭和５９年６GI月２９日には，社と研究開発に関する基本契約を締結し，の研究GI   EPO開発に着手した。
社の研究開発グループは，細胞を含む動物細胞の遺伝子組換えGICHOにより，の製造方法を発明し，昭和６０年１２月には，形質転換しEPOた細胞を浮遊攪拌培養することにより，及び   を作CHOdhfrMCB   MWCB－製した。被告は，昭和６１年２月，社から及び   を受領しGIMCBMWCBた。
被告は，本件優先権主張日前の昭和６１年１０月２７日から同年１１月６日にかけて，社から受領した及び   を用いて，培養GIMCB   MWCB1600lタンクにより浮遊攪拌培養を行った後，を精製した。EPOしたがって，被告が，本件優先権主張日より約２年前である昭和６１年１１月に，の製造における被告方法１を完成したことは，明らかでEPOある。
イ本件優先権主張日前の被告方法２の完成
被告は，昭和５９年ころから，骨髄中の顆粒球系前駆細胞に作用し，顆
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粒球系への分化・増殖を促進する造血因子であるについて研究をG-CSF開始し，ヒトの純化を経て，同年８月には，細胞を含む動物G-CSF   CHO細胞の遺伝子組換えにより，の製造方法を発明し，昭和６１年７G-CSF月に特許出願を行った。同年１１月には，細胞を宿主細胞としCHOdhfr－て，をコードする遺伝子及び遺伝子を発現可能な状態で有すG-CSF   dhfrるプラスミドで形質転換して得た細胞株を継代して浮遊攪拌培養を行い，昭和６２年２月には，及びを作成した。MCB   MWCB被告は，本件優先権主張日前の昭和６２年１０月２１日から同年１１月８日にかけて，のを用いて，   培養タンクにより浮遊G-CSFMWCB1600l攪拌培養を行った後，を精製した。G-CSF
したがって，被告が，本件優先権主張日より約２年前である昭和６２年１１月ころ，の製造における被告方法２を完成したことは，明らG-CSFかである。
なお，製造確認申請書（乙２１）の様式２の別添「組換え体にG-CSF係る製造計画」２頁「ベクターの名称」欄には「」と記載されてpV2DR1いるが，被告方法２で実際に使用したベクターは，のみであり，pV3DR1上記記載は誤記である。
被告は，医薬品製造承認申請書の作成のためにすべての遺伝子配列を確認したところ，この誤りに気付き，の医薬品製造承認申請書（乙G-CSF１０，枝番を含む。以下「製造承認申請書」という）には，同申G-CSF   。請書別紙⑵２頁⑵のとおり，正しい名称である「」を発現ベクタpV3DR1ーとして記載した。
原告は，昭和６２年１０月２１日から同年１１月８日にかけて行われた浮遊攪拌培養で製造されたから治験薬が製造され，使用されたのG-CSFは，本件優先権主張日後であると主張する。
しかし，臨床試験（第Ⅰ相試験）は，本件優先権主張日前に行われてい
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るのであり，当然のことながら，治験薬は，本件優先権主張日前にも製造されている。
ウ即時実施の意図の表明
()製造施設等の準備ア
ａ培養施設棟の改修及び培養タンクの導入1600lEPO被告は，本件優先権主張日の４年前に当たる昭和５９年６月，の大量生産技術の確立に向けて，社と共同研究を開始したが，被GI告の工場内で倉庫として使用していた通称「Ｂ棟」を改修して，医薬品としてのを製造し得る浮遊攪拌培養施設及びその関連設備以EPO   （下「Ｂ棟製造設備」という）の建設の準備を開始した。この培養施。設計画は，総工費予算９億円で，培養施設の建物改築（被告浮間工場llＢ棟）及び同Ｂ棟内に設置される培養タンク（タンク２基，40160タンク２基及びタンク１基）を含む培養設備の導入を行うもの1600lであり，昀終的な投資額は９億円を超える規模で，昭和６０年９月に完成し，稼働を開始した。これは，実に本件優先権主張日から２年半も前のことである。
1600EPOこの培養タンクを含む製造設備は   昭和６１年６月からl，，及びの治験薬及び製品の原体生産のために使用されている。G-CSF被告は，の製品であるエポジンの製品原体の製造をこの施EPO   3000設で行い，についても，この設備を用いて，製品であるグラG-CSFノサイト（欧州向け）の原体を製造している。G-CSFしたがって，上記培養タンクの完成及び供用開始により，本1600l件優先権主張日前に，及びの商業的な大量生産設備は既EPO   G-CSFに整っていた。
ｂ培養施設の新規建設及び培養タンクの導入2500l被告は，治験薬供給のリスク分散と発売時の原体生産に対応するた
--50
め，昭和６２年４月，既に稼働していた培養タンクによる生産1600l計画を見直し，新たに及びの量産のための   クラスEPOG-CSF2000l（「」。）の培養タンクを備えたバイオ原体用生産棟   以下生産棟というを被告の浮間工場内に新築する計画を開始し，同年７月２７日の取締役会において，次の内容による生産棟建設計画を決定した。
①生産棟ＲＣ造４階建て，延べ床面積５３００㎡
②培養タンクを基準として培養・精製各４工程を設置2000l
③生産能力（及び   の合計）EPOG-CSF
第Ⅰ期培養２系列，精製１系列で，～   年60g75g/発売時培養２系列，精製２系列で，～   年EPO120g150g/第Ⅱ期培養４系列，精製４系列で，～   年240g300g/EPO1500U20（，１回分の投薬に使用される   の量はの製剤で約1g300gEPO㎍とされており   で製剤５万本に該当する年産の，。であれば，製剤１５００万本分の量に該当し，患者１０万人分の年間使用量をまかなうことができる）。
④概算費用
第Ⅰ期２８億８０００万円
発売時５億７０００万円EPO
合計３４億５０００万円
⑤工期
着工昭和６２年１２月
設備据付昭和６３年１１月
試運転昭和６４年１月
稼働昭和６４年５月
上記計画の決定は，本件優先権主張日である昭和６３年３月９日の８か月前のことである。被告は，昭和６２年５月，上記生産棟建設計
--51
画に基づき，生産棟の建築設計・監理を株式会社日建設計（以下「日建設計」という）に依頼した。同社は，同年７月１日，設計を開始。し，本件優先権主張日前の昭和６３年１月３０日には，既に４階建ての生産棟の設計を完了した。その後，生産棟の建物建設は鹿島建設株式会社（以下「鹿島建設」という）が施工し，同年５月１８日に着。工し，平成元年８月３０日に竣工した。なお，生産棟の培養タンクの容量は，昀終的にに決定され，昭和６３年７月，正式に社2500   GIlから培養タンクを購入する契約が締結された。
また，建物設計と並行して，本件優先権主張日前に，①各種タンク類及びピュアスチーム発生機等の培養付帯設備については岩井機械工業株式会社（以下「岩井機械」という）を，②蒸留水製造装置につ。いては岩谷産業株式会社（以下「岩谷産業」という）を，③タンパ。ク質精製設備及び純水装置等については栗田工業株式会社（以下「栗田工業」という）を，それぞれ発注予定先とし，各社との設計・設。備計画の打合せを行い，見積書等を受領している。


lｃ被告は，上記ａ及びｂのとおり，及び   に向けて，EPOG-CSF1600の培養タンクを備えた製造設備を完成させていた。このことだけを見ても，即時実施の意図が客観的に認識される態様及び程度において表明されていることは明らかである。加えて，本件優先権主張日前に，発売時に限ってもクラスの培養タンク２基を備えた総額三EPO2000l十数億円の生産棟の建築を被告の取締役会で決定し，既に生産棟の設計を終え，発注先各社から大量生産に耐える生産設備の見積書及び図面等を受領していたのであるから，被告は，本件優先権主張日前に，商業的な製造販売について即時実施の意図を客観的に有していたことが明らかであり，事業の準備をしていたものである。
()臨床試験の開始イ
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ａ臨床試験の必要性
医薬品を製造販売するためには，目的物について，品目ごとに，薬事法１４条１項の厚生大臣の承認を受けることが必要である。また，同条３項には，同条１項の承認を受けようとする者は，申請書に臨床試験の試験成績に関する資料等を添付して申請しなければならないことが規定されている。被告が，及びを用いた医薬品の製EPO   G-CSF造販売に向けた準備の一環として，製造承認の取得のために行った臨床試験は，次のｂ及びｃのとおりである。
ｂについての臨床試験EPO
⒜第Ⅰ相試験
l被告は，社から受領したを用いて，浮間工場のGI   MWCB1600培養タンクにより治験薬原体を製造し，昭和６１年１１月２１日，厚生大臣に対し，第１回目の治験計画届書を提出し，健常人による安全性及び生体内の動態の確認を行うための第Ⅰ相試験を精神医学研究所付属武蔵野病院において開始した。
第１回治験（第Ⅰ相試験）の実施は，健常成人男子志願者２４名（うち６名はプラセボ投与）を対象とし，初回投与量㎍を静脈0.2内に単回投与する第一ステップから開始し，薬量を漸増しながら投与するものである。
その後，昭和６２年２月１６日，厚生大臣に対し，製造確認申請書を提出し，同月２５日，２回目の第Ⅰ相治験計画届書を提出し，第Ⅰ相試験を実施し，終了した。
⒝第Ⅱ相試験
被告は，昭和６２年３月６日，厚生大臣に対し，腎性貧血患者に対する有効性及び安全性について評価検討するための第４回目治験計画届書を提出し，第Ⅱ相試験を開始した。第４回治験（第Ⅱ相試--53
験）の実施は，腎性貧血患者１００人に対し，効果が不十分な場合には薬量を，に増量して行うものである。同年４月９3000U   6000U日には，厚生省薬務局長から製造確認通知を受領し，その後，同月から同年１０月にかけて，第５回から第１１回までの治験計画届書を提出し，第Ⅱ相試験を実施し，終了した。
⒞第Ⅲ相試験
被告は，昭和６３年２月，厚生大臣に対し，腎性貧血に対する有効性及び安全性をメビチオスタンを対照薬として二重盲検比較試験により検討するための第１２回治験計画届書を提出し，第Ⅲ相試験を開始した。第１２回治験（第Ⅲ相試験）の実施は，腎性貧血患者５０人を対象にを週３回，１４週間静脈に投与して行うも3000Uのである。
⒟製造承認
被告は，昭和６３年１２月２７日，厚生大臣に対し，上記⒜ないし⒞の臨床試験の結果をもとに製造承認の申請を行い，平成２年１月２３日，厚生大臣の承認を受け，同年４月の薬価収載を経て，同月，上市した。
ｃについての臨床試験G-CSF
⒜第Ⅰ相試験
被告は，その作成したを用いて，浮間工場の培養MWCB   1600lタンクにより治験薬原体を製造し，昭和６２年３月，厚生大臣に対，，，。し製造確認申請書を提出し   同年６月製造確認通知を受領した被告は，昭和６２年９月２４日，厚生大臣に対し，第１回目の治験計画届書を提出し，健常人による安全性，耐容性及び薬物動態の検討を行うための第Ⅰ相試験を関野病院において行った。1第１回治験第Ⅰ相試験の実施は   健常成人男子１４名に対し（），，
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～㎍のを，単回，５日間（休薬後さらに１回）皮下に投20   G-CSF与するものである。
⒝第Ⅱ相試験及び第Ⅲ相試験
被告は昭和６３年２月２日厚生大臣に対し   非骨髄性腫瘍悪，，，   （性リンパ腫）患者での臨床的有効性及び安全性の検討のための第２回の治験計画届書を提出し第Ⅱ相試験を開始した第２回治験   第，。（Ⅱ相試験）の実施は，非骨髄性腫瘍（悪性リンパ腫）の患者４０人に対し，～㎍の   を皮下投与して行うものである。0.410G-CSF被告は，昭和６３年３月から平成元年４月にかけて，厚生大臣に対し，第３回から第２３回までの治験計画届書を提出し，第Ⅱ相試験及び第Ⅲ相試験を実施し，臨床試験を終了した。
⒞製造承認
被告は，平成元年１２月，厚生大臣に対し，製造承認の申請を行い，平成３年１０月，厚生大臣の承認を受け，同年１１月の薬価収載を経て，同年１２月，上市した。
エ先使用権の成立
上記のとおり，本件優先権主張日前に，昀終目的物である及びEPOについて，大量生産方法が確立し，その直接の生産細胞のもとにG-CSFなる及びが樹立され，保存されていた。また，本件優先権MCB   MWCB主張日以前から現在に至るまで，及びの製造は，本件優先権EPO   G-CSF主張日前に作られた及びを解凍し，増殖することにより行MCB   MWCBわれている。
そして，本件優先権主張日前に，及びを産生する細胞の大EPO   G-CSF量浮遊培養を可能にする製造装置が被告の社内に設置され，及びEPO製造専用の工場の設計も完了しており，同時に，上記確立した大G-CSF量生産方法を用いた臨床試験が開始されていたことを総合的に検討すれ
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ば，被告のこれらの行為は，被告が先使用権にいう即時実施の意図をもって，それが客観的に認識される態様，程度において表明されていたものである。そして，被告は，臨床試験の後，製造承認の申請を行い，厚生大臣の製造承認を受け，及びを主成分とする医薬品を上市したもEPO   G-CSFのであるから，被告の上記各行為は，被告による被告方法の実施の準備行為というべきである。
したがって，被告は，被告方法について，本件特許権についての先使用による通常実施権を有するものである。
オ被告方法と先使用による通常実施権


()被告は，   についても，についても，本件優先権主張日アEPO   G-CSF前に製造された及びを増殖させて浮遊攪拌培養を行い，MCB   MWCB昀終製品を得ているのであり，本件優先権主張日後は，新たな及MCBびを作製していない。この手法は，本件優先権主張日前から今MWCB日に至るまで不変である。
また，を用いて実施される浮遊攪拌培養及びその後の精製工MWCB程は，本件優先権主張日前に当業者に周知の培養方法を用いて行っているにすぎず，被告方法の完成時と現在とで，浮遊培養及びその後の精製工程に変わりはない。
したがって，被告が先使用を確立した方法と，現在被告が行っている被告方法とは同一であるから，被告による被告方法の使用は，先使用による通常実施権に基づくものである。
()原告は，仮に   の糖鎖構造を均一にする製法変更があったのでイEPO，。あれば臨床試験当時の製法と現在の被告方法１とは異なると主張するしかし，糖鎖構造を均一にする必要はなく，そのような技術は未だ開発されていないから，原告が主張するような製法変更は行っていない。また，仮にそのような変更が行われているとすれば，改めて製造承認の
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申請を行う必要がある。
()被告は，本件優先権主張日前の昭和６２年３月９日付けで，ベクタウーの名称を「」と表示した製造確認申請書（乙２１）をpV2DR1   G-CSF提出し，同年６月５日，組換え技術応用医薬品の製造のための指DNA針に適合していることの確認の通知を受けた。その後，医薬品製造承認申請書作成のためにすべての遺伝子配列を確認したところ，ベクターの名称の誤りに気付き，平成元年１２月２６日付けで，ベクターの名称を「」から「」に変更する旨の変更届（乙６２の１）をpV2DR1   pV3DR1厚生大臣に提出した。その後，中央薬事審議会バイオテクノロジー特別部会への報告を経て，昀終的に同指針第４章第７に基づく報告（乙６２の２）として，厚生大臣に提出した。
このように，製造確認申請書（乙２１）に記載されたベクタG-CSF「」，「」，ーの名称   はの誤りであることが明らかでありpV2DR1pV3DR1現在の被告方法２で使用しているは，本件優先権主張日前に作製MCBされたと異なるところはない。MCB
()原告は，ベクターの名称の変更から２年後の被告の特許出願に係るエ公開特許公報（甲７５）にが記載されていることを指摘し，pV2DR1被告が及びの２種類のベクターを有していたと主張pV2DR1   pV3DR1する。
しかし，原告が指摘する上記公開特許公報には「ヒト遺伝子，   G-CSFを含むプラスミド（特公平１－５３９５に記載されるもの。pV2DR1とほぼ同じ構造（００２３   ）と記載されている。上記公開prIL-6）」【】特許公報に係る特許出願は，被告がベクターの名称を変更する前の被告の特許出願に係る特許公報（特公平２－５３９５。乙７８）の記載をそのまま引用してしまったことによる結果であって，２つのベクターが存在していたものではない。
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なお，上記公開特許公報（甲７５）で引用された「特公平１－５３９５」は「特公平２－５３９５」の誤りであることが明らかである。，カ「先使用権による保護の要件（後記「   原告の主張」ア）について」（）()原告の主張は，医薬品の場合は，製造承認が受けられない限り，たアとえ製造設備等においていかなる準備をしていても，即時実施の意図の表明と認める余地はないというものである。原告の主張によれば，医薬品業界では，製造承認の取得という行政上の制約により，他の業界に比べ発明の完成から事業化までに長い年月と多額の費用を要するにもかかわらず，製造承認を受けるまでの準備行為は，特許法７９条にいう「事業の準備」には一切該当しないこととなり，結果として，それまでの長期間にわたる企業努力，物的，人的な投資が無に帰してしまうことになる。
特に，本件のように，事業化のために新しい製造設備を必要とし，多額の費用と時間を要する場合には，製造承認の取得を待って，製造設備の検討に着手するような悠長な仕事の進め方をすることはできない。また，医薬品の製造承認については，該当製品の製造設備を含む製造方法も審査の対象事項であり，かつ，製造承認を受け，さらに，薬価収載された後は３か月以内に安定的に供給を開始しなければならない。そのため，当然に，臨床試験期間中に事業の準備のために多額の投資を行うことになるが，原告の主張によれば，このような投資を行う者は保護に値せず，実験室レベルの成果を出願した特許権者が常に優先するというのである。この原告の主張は，医薬品の事業における「事業の準備」による先使用権の成立をまさに否定するものであり，法が先使用権，。を認めた趣旨から見て著しく不合理な主張であることは明らかである()原告は，医薬品について，臨床試験段階では，未だヒトに対する安イ全性や有効性は確認されておらず，即時実施は不可能であり，医薬品と
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しての事業化は単なる希望にすぎないと主張し，その理由として，臨床試験の各段階における製造承認を受ける確率が低く，臨床試験段階での医薬品の開発成功の見通しが不明確であることを挙げている。しかし，現実に製造承認を受け，事業化されている医薬品について，臨床試験段階での製造承認を受ける確率を持ち出して，即時実施の意図の有無を論じても無意味である。すなわち，医薬品の場合は，臨床試験を行う段階において，試験の対象となる医薬品の有効成分は既に決定されており，臨床試験の結果に応じて有効成分自体を適宜改良，変更することは許されていない。つまり，臨床試験に入る段階で，医薬品としての有効性の有無や安全性の有無は，客観的には既に定まっているのであるから，臨床試験は，それらを確認するために行われるのであり，有効（），成分を変更・改良するためいわゆる試験研究目的   に行うのではなく上市の前提である製造承認を受けるために行うのである。臨床試験において，結果的に製品化できないものがあるのは事実であるが，そのことは「即時実施の意図」の有無に影響しない。そもそも，即時実施，す，なわち，即時販売の意思があることは，臨床試験を行う前提であり，臨床試験を行うことは，その意図が外部から客観的に認識できる行為にほかならない。一般の商品を製品化する改良過程で行われる試験研究と，有効成分の改良は一切許されず，医薬品の安全性及び有効性を行政上の理由から確認する臨床試験は，全く異なるものである。()原告は，   について異なる糖鎖構造を持つものが含まれることをウEPO指摘し，製造承認を受けた段階でさえ，事業化のための技術が完成していないと主張する。
しかし，は，バイオテクノロジーを利用し，有機的にタンパクEPO質を合成するものであるから，通常の化学物質と異なり，常に単一の糖鎖構造を持つタンパク質を製造することが困難であることは当然であ
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る。そうであるからこそ，厚生省も「バイオ技術で生産された医薬品，における糖鎖構造などの違いによる生産物の不均一性については，製造承認の申請の段階で提出された医薬品の“規格”に見合っているものであれば，問題なしとしている」のである。被告の現在の製品にも異なる糖鎖構造を持つものが含まれているのであるから，技術的に完成していなかったとする原告の主張は，誤りである。
()原告は，被告が製造承認の申請後に   培養タンクを使用してエ1600lの原体を製造していたことを指摘し，これが糖鎖構造等の検証をEPO行ったものであり，仮に商業用の原体製造であれば薬事法違反である，とあたかも事業化のための技術が完成していなかったかのような主張をする。
しかし，これは，適応症の拡大や容量・剤型変更を目的として治験薬の原体を製造したものであり，初回の製造承認の申請を終了しても，製品価値を上げるために継続して適応拡大を行っていくことは，一般的に行われることである。
（原告の主張）
ア先使用権による保護の要件
()被告が先使用権を主張し得るためには，特許出願日（本件優先権主ア張日）において，被告において特許発明に該当する発明行為が完成し，かつ，発明が事業として実施されているか，又は事業の準備がなされていることが必要である。そして，先使用権は，本件優先権主張日において「実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内」につき成立する。
特許法における発明の完成と事業としての実施行為の間には，試験研究（あるいは開発）の段階が必要とされるのが一般的であり，その後に事業の段階に至る。厳密にいえば，①発明の完成，②事業化のための試
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験研究，③事業化のための技術開発，④事業化技術の完成と製造設備の用意，⑤事業の実施，という順序になるのが普通である。試験研究と技術開発の段階は，未だ事業の実施に至るか否かが不明であるから，先使用権による保護は与えられない。
製造設備については，新規な設備を用意する必要がある場合と，既存の設備を使用すれば足りる場合がある。完成した事業化のための技術が存在するときは，製造設備を用意する行為が事業実施の準備と認められる。これに対し，既存の設備を使用する事業については，設備を設けた時期は先使用権の基準とはならず，事業化のための技術を完成したことと，これを実施する意図が表明されたこと（サンプルの配布など）が先使用権を認定するために必要となる。
「事業の準備」とは「即時実施の意図を有しており，かつ，その即，時実施の意図が客観的に認識される態様，程度において表明されていることを意味する（昀高裁昭和６１年()第４５４号同年１０月３日第」   オ二小法廷判決・民集４０巻６号１０６８頁参照。同判決は，大型プラ）ント受注のための見積仕様書などの作成提出をもって，事業の準備を認めたが，プラントのような製品は，完全な設計ができていれば，後は設計どおりに材料を組み立てていくだけでよいから，同判決は，事業としての技術は既に完成している場合であって，特段の製造設備の新設を要しない場合について先使用権を認めた事例である。これに対し，通常の製品であれば，販売可能な商品のサンプルが既に存在すること及びその製造設備が用意されている（完成することが確定している）ことが必要である。すなわち，事業の準備が認められるためには，発明の完成から更に進んで，事業に必要な具体的技術が存在していること（装置の発明では，詳細な具体的設計など）が必要である。
()医薬品の事業の場合は，医薬品としての安全性及び有効性を備えてイ
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いることが臨床試験により証明され，製造承認を経て，初めて商品としての医薬品が存在することになり，その事業開始が可能になるのであるから，単に物質が製造可能であるだけでは足りない。
臨床試験が必要であるのは，薬事法が本来不要な試験を行う義務を製薬企業に課しているからではなく，医薬品として販売されるためには欠くことのできない性質を判定する試験だからであり，薬事法はただその基準を明確にしているにすぎない。
ヒトに対する安全性と有効性が確認されるまでは，当該物質を医薬品として事業化したいという希望は，単なる希望にすぎず，事業を即時実施することは不可能である。一般的に，医薬品の開発において，臨床試験の第Ⅰ相試験にある新薬候補が商品化される確率は％前後にすぎ10ない。すなわち，未だヒトに対する医薬品としてはスクリーニングの段階にすぎないのである。そして，第Ⅱ相試験の段階にあるものでも成功の確率は～％であり，第Ⅲ相試験の終了段階に至って，初めてヒ20   30トに対する医薬としての商品化の見通しが立つといってよい。しかし，この時点での判断は，開発者の主観にすぎず，承認申請により国の評価を受けなければならないが，この段階でも％は承認されない。30()また，安全性と有効性の面からは即時実施が可能な状態になっていウ，。，ても製造設備が存在しなければ事業は即時実施できない   したがって製造設備について即時実施の意図が表明されることも，必要な条件である。
先使用権の成立を認めるためには，これらの２つの面について，即時実施の意図が客観的に確認されなければならない。
本件における「エポジン」及び「ノイトロジン」のように，バイオテ，，クノロジーにより製造される医薬品の場合には事業の実施に先立って大量生産技術の確立が必要となる。バイオテクノロジーによる製造にお
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いては，スケールアップによって，細胞が増殖しなくなったり，得られるタンパク質の構造（特に糖鎖構造がその活性発現に必須のの場EPO合）が変化するなど，通常の化学物質の製造とは異なる問題がある。医薬品は，一定の品質を維持しなければならないから，事業としてバイオテクノロジーを適用するに際しては，スケールアップにおける製造技術を確立する必要があり，この段階も，試験研究（開発研究）の一部を構成する。この段階を通過しなければ，医薬品の事業を即時実施し得る段階には達しない。
実際，被告によるの製造においては，の大量合成に際し，EPO   EPO糖鎖の結合状態が異なるが生成していることが認められた。これEPOEPOEPOは，の大量培養条件の違いによって異なる糖鎖構造を持ったが生産されたことを意味する。被告は，いわば，大量生産技術を十分に確立することなく，すなわち，事業の準備が十分に整わないうちに，商EPO品化に踏み切ったことになる。事実，被告は，昭和６３年７月にの臨床試験が終了しているにもかかわらず，の培養タンクによる1600lの培養を，同年１１月から同年１２月にかけて６ロット，平成元EPO年６月から同年７月にかけて１５ロット，それぞれ実施している。被告のの製造承認の申請は昭和６３年１２月２７日であり，製造承認EPOの取得は平成２年１月２３日であるから，上記２回の培養（合計２１ロット）は，明らかに製造方法の条件検討（糖鎖構造の検証など）を実施したと考えられる。


この事情は，製造承認を受けた段階においてさえ，事業化のための技術が完成していないこともあり得ることを示しており，いわんや臨床試験の段階では，到底事業の準備の段階に達したとは認められないことを意味している。
被告は，上記２回の培養（合計２１ロット）は，適応症の拡大や容量
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・剤型変更を目的として治験薬の原体を製造したものであると主張す。，，。   ，るしかし治験薬原体にしては   ２１ロットの製造は多すぎる事実日経バイオテク平成２年９月２４日号（甲６４）には，被告の製EPO剤の３０ロット以上の糖鎖のチェックを実施したことが述べられており，このことは，昭和６３年から平成元年にかけて製造されたがEPO合計３３ロットであることと符合する。
「」（「（）」）イ本件優先権主張日前の被告方法１の完成上記   被告の主張ア
について
被告のについて，本件優先権主張日前に，本件発明に対応する発EPO明が及び作製の段階で完成しており，被告が   社から当該MCBMWCBGI発明を知得したことは争わない。被告の主張は「発明の完成」の主張と，しては特に争う必要はないが「事業の準備」に該当する行為ではない。，「」（「（）」）ウ本件優先権主張日前の被告方法２の完成上記   被告の主張イ
について
()昭和６２年２月１６日付けの   製造確認申請書（乙２１）にアG-CSF，，は細胞を形質転換するベクターとしてが記載されCHO   dhfrpV2DR1－平成元年１２月２７日付けの製造承認申請書別紙⑵（乙１０のG-CSF３）には，当該ベクターとしてが記載されている。ベクターpV3DR1，，，は細胞に取り込まれて一体化するのであるから   ベクターが異なれば形質転換された細胞も異なる。
そうすると，昭和６２年２月ころに作製されたは，現在の被告MCB方法２に使用されている細胞株とは異なる細胞株であると考えざるを得ない。
特許法上の発明の完成を論ずる限度では，ベクターが相違しても，本件特許の要件を充足する限り，本件優先権主張日前にの製法にG-CSFついても発明の完成があったと認めてよい。
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しかし，昭和６２年２月に製造したと被告が主張する及びMCBは，で形質転換した細胞株のはずであるから，現在のMWCBpV2DR1被告方法２に使用されているがこの時点で作製されていたとの主MCB張は，否認する。製造承認に基づく被告方法２は，を使用してpV3DR1形質転換した細胞を使用しているはずであり，そのが本件優先権MCB主張日前に作製されたとの証明はない。
()被告は，上記ベクターの相違は誤記にすぎなかったと主張し，訂正イの届出書類（乙６２の１ないし３）を証拠として提出している。しかし，これらの証拠は，被告が誤記の訂正の名目により名称の変更を行ったという経過を示すにすぎず，その変更が誤記の訂正であったのかどうか，すなわち，本件優先権主張日前に作製したに使用されMCBたプラスミドが，事実としてであったことを証明する資料はpV3DR1提出されていない。
本件においては，単一のプラスミド（）しか存在しなかったpV3DR1場合において，そのプラスミドの名称の記載を誤った，という事案ではない。現実に，もも共に存在し，いずれについても研pV2DR1   pV3DR1究を行った可能性が高い。特に，被告公報（甲９）には，実施例としてが記載されている。いずれのプラスミドもの生産に使pV2DR1G-CSF用できたのであるから，客観的に判断して，被告は，その両方について実験を行い，当初はを採用するつもりでいたが，開発の途中pV2DR1での方が好ましいと判断し，切り替えたと考えるのが自然でpV3DR1ある。
()組換えヒトインターロイキンに関する被告の特許出願に係る公開特ウ許公報（特開平５－３０１８９９。甲７５）においては，の発現IL-6ベクターの作製にが使用されたことが記載されており，当該pV2DR1特許出願の優先権主張日は，平成３年７月８日である。被告が主張する
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ように，がそもそも存在しなかったというのであれば，被告がpV2DR1誤りが発見されたと主張する平成元年の２年後である上記優先権主張日において，を使用した発明の出願がされるはずがない。のpV2DR1   IL-6生産の実験のためにを作製する理由は，全く見当たらず，被pV2DR1IL-6pV2DR1IL-6告が   の研究よりも前からを有していたから，これをの研究に使用したと考えるのが合理的である。
()被告は，昭和６２年後半に，   の培養タンクでを製造しエ1600   G-CSFlたと主張するが，この際の培養も，で形質転換した細胞が使用pV2DR1されたのであれば，現在の被告方法２とは相違する。
なお，被告が主張するの製造工程で製造されたから治G-CSF   G-CSF験薬が製造され，使用されたのは，本件優先権主張日後の昭和６３年３月ないし５月のことである。
エ事業の準備
()「製造施設等の準備   （上記「被告の主張」ウ()）についてア   ア」（）ａ「培養施設棟の改修及び培養タンクの導入   （上記「被告の1600l」（主張」ウ()ａ）について）   ア
⒜被告が昭和６０年９月に導入した培養タンクは，   社か1600GIlら導入予定のの開発試験用設備であり，社の設備をそのまEPO   GIま転用したものであった。同培養タンクが，浮間工場の製造部門ではなく，昭和５９年に完成したばかりの生産技術研究所に設置されたことからわかるように，バイオ技術の経験のない被告が，社GIで開発されたの製造方法をそのまま設備ごと導入し，自ら製EPO造できるように試験研究を繰り返したのは明白である。また，上記培養タンクにおいて，の治験薬が生産さ1600   G-CSFlれていたことからわかるように，汎用の培養設備としても利用され。，ていたの治験薬の専用ラインが浮間工場内にできたのはG-CSF
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本件優先権主張日よりも後である平成元年になってからである。被告は，上記培養タンクの建設は，９億円を超える投資であったことを強調するが，被告にとって，バイオ医薬品の生産は，当時，未知の領域であったから，社から導入した程度の規模の設備がGI昀初から必須であったと考えられる。
要するに，被告が培養タンクを導入したのは，バイオテク1600lノロジーによるタンパク質製造の技術そのものに習熟するためであり，について，本件優先権主張日前に，同培養タンクによるEPOスケールアップの試験研究を行ったことが認められるが，それだけで即時実施の意図が表明されたことにはならない。


⒝培養タンクと培養タンクとの大きな違いは，医薬品1600   2500llの製造設備として国際的基準（基準）に通用する施設であるGMPかどうかである。被告は，培養タンクを導入するに当たって2500lは，アメリカ合衆国食品医薬品局（）との間でも，会議を実施FDA。，，しているすなわち   培養タンクと培養タンクとでは16002500lll商業生産のための施設としての重み付けが異なる。そして，2500培養タンクは，平成２年６月に試運転を終えての本生産に移EPO行しているが，これは，本件優先権主張日よりもはるか後のことである。
ｂ「培養施設の新規建設及び培養タンクの導入   （上記「被告2500l」（の主張」ウ()ｂ）について）   ア
l⒜被告の昭和６２年７月２７日の取締役会決議においては「，   2000クラスの培養タンクを備えたバイオ原体用生産棟」というイメージが決定されたのみであり「タンク」という具体的なサイズ，   2500lは決定されていない。また，同決議においては，着工が同年１２月と決定されたのに対し，現実に着工がされたのは昭和６３年５月で
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あり，工期が遅れている。このことは，同決議が基本プランであっ，。て具体的な計画を定めたものではないことを示唆するものであるまた，バイオ原体生産棟の建設は，被告における将来のバイオ事業のための先行投資とは認められるが，及びの具体的なEPO   G-CSF事業の開始と直接に結び付くものではない。
lEPO2500の事業を開始するという積極的な決定に関係するのは，培養タンクの購入を具体的に決定したことが昀初の行為であり，これは，本件優先権主張日より後の昭和６３年７月３１日に締結された契約によるものである。即時実施の意図の表明が，この培2500l養タンクの購入に先行することはあり得ない。
，，⒝上記取締役会決議があった昭和６２年７月はについてはEPO第Ⅱ相試験が行われている時期であり，医薬品としての評価が確立していなかった。これに対し，培養タンクの購入が具体的に2500l決定された昭和６３年７月は，被告の「エポジン」の第Ⅲ相試験のGI結果が判明したころでありその１か月前である同年６月には，，社の欧州でのライセンス先のベーリンガーマンハイム社が，欧州での臨床試験を終了させ，欧州での新薬申請を行ったことなどから，が医薬品として製造承認される可能性が急激に上昇したと判EPO断できた時期である。つまり，上記取締役会決議は，の医薬EPO品としての可能性の定まらない時期に，計画だけを策定したものであり，投資の判断は，の臨床試験の結果が終わるまで待たれEPOたのである。
被告は，建物及びタンクの導入と並行して，本件優先権主張日前に，各種付属設備の発注予定先の選定及び打合せを行い，見積書を受領したと主張する。しかし，これらは，具体的客観的に注文がされたとか，債務負担が確定したということではないから，事業の準
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備の解釈に影響を及ぼすものではない。
ｃ上記ａ及びｂのとおり，被告が主張する設備投資によっては，事業の準備について即時実施の意図を客観的に有していたと判断できない。
()「臨床試験の開始   （上記「被告の主張」ウ(   )）についてイイ」（），，，上記アのとおり臨床試験は   事業化を希望して行う作業ではあるが即時実施が可能であることを前提とする先使用権の成立要件である「事業の準備」段階とはほど遠い。
「新薬臨床評価ガイドライン２００１（甲４２）に沿って，医薬品」の開発の各相の試験目的をまとめると，次のとおりとなる。第Ⅰ相試験)初期の安全性及び忍容性の推測，)薬物動態，   )薬力abc学的な評価，)初期の薬効評価。d
第Ⅱ相試験治療効果の探索を行う試験で，本試験の重要な目的は第Ⅲ相試験へ向けての用法及び用量を決定。
第Ⅲ相試験治療上の利益（有効性，安全性）を証明又は確認すること（いわば製品になるかどうかが判断される段階）を主要な目的とする試験。
第Ⅳ相試験市販後の上市薬の治療上の利益（有効性，安全性）を再
評価
この説明から明らかなように，第Ⅰ相試験では，ヒトに対する医薬品としての安全性及び有用性の初歩的な試験が行われるだけである。第Ⅱ相試験では，第Ⅲ相試験のための用法及び用量を決定する。第Ⅲ相試験に至って，ようやく医薬品としての価値が評価される。すなわち，第Ⅲ相試験において有効性と安全性が確認されるまで，商品としての医薬品になり得るかどうかは，判明しないのである。
及びにおいては，相当量の臨床試験が行われているとこEPOG-CSF
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ろ，これは，及びが日本でも昀初のころのバイオ医薬であEPO   G-CSFり，また，被告は，それ以前にバイオ医薬品の開発の経験もなかったので，臨床試験の項目である，ヒトでの安全性，忍容性（第Ⅰ相試験，）患者への用法用量の設定（第Ⅱ相試験，治療上の有効性，安全性（第）Ⅲ相試験）を，昀初は手探りで，途中から多くの試験を同時に組み込むという手法により進めたのである。及びの第Ⅱ相試験に，EPO   G-CSFそれぞれ８回，９回以上もの治験計画届書を提出している点は特筆すべきであり，及びについては，多くの臨床試験を実施するこEPO   G-CSFとによって初めて有効性と安全性の確認が行われているという事情が特に顕著である。
の場合は，本件優先権主張日において，第Ⅱ相試験終了段階でEPOあり，患者への用法及び用量が決定されたが，未だ治療上の利益を証明又は確認できていない状況であった。また，に至っては，そのG-CSFヒトでの用法及び用量さえも決定されていない第Ⅰ相試験終了段階であった。
したがって，についても，についても，本件優先権主張EPO   G-CSF日の時点では，医薬品としての製造承認が受けられるという判断ができたとはいえない。
オ先使用権の成否
上記アないしエのとおり，本件優先権主張日の段階では，臨床試験中の及びは，特許法７９条にいう「事業の準備」に到達していたEPOG-CSFとはいえない。
カ先使用権と現在の被告方法との関係
()についてア   EPO
については，被告が本件優先権主張日前後の臨床試験用治験薬EPO，，製造当時に使用していた方法と現在の被告方法１とが異ならない点は
--70
争わない。ただし，仮にの糖鎖構造を均一にする製法変更があっEPOたのであれば，臨床試験当時の製法と現在の被告方法１とは異なることになる。
()についてイ   G-CSF


上記ウのとおり，については，細胞の形質転換に用G-CSF   CHOdhfr－，（）（   ）いられるプラスミドが本件優先権主張日前と現在pV2DR1   pV3DR1とで異なるという問題点がある。プラスミドが異なれば，生産細胞も相違する。生産細胞が相違すれば，臨床試験及び医薬品の製造承認の申請，，。，を   再度昀初から行わなければならないこのような別途の臨床試験製造承認手続を要する医薬品の事業は，同一の事業とは認められない。キ上記アないしカのとおり，についても，   についても，先使EPOG-CSF用権が成立しないことは，明らかである。
⑶争点⑶ア（新規性の有無）について
（被告の主張）
仮に，原告が主張するように，本件発明の「元来付着性である」との文言が「細胞の一般的性質」であり，およそ   細胞であれ，CHOdhfr   CHOdhfr
－－
ば，従来技術で浮遊化が可能であったか否かを問わず広く特許請求の範囲に，，，「（）」含まれると解し   かつその培養条件についても上記⑴の   被告の主張オ()のような限定解釈がされないとすれば，本件発明は，次のとおり，昭アStructuralCharacterizationof   NaturalHumanUrinary   and和６２年刊行の「RecombinantDNA-derivedErythropoietin   DNA」（「天然ヒト尿由来及び組換え由来のエリスロポエチンの構造的特性。乙４。以下「引用例１」という）」。に記載された発明（以下「引用例１発明」という，昭和５８年刊行の。）Constitutive,long-termproduction   ofhumaninterferons   byhamstercells「（インターフェロンcontainingmultiple   copiesofa   clonedinterferongene」「遺伝子の多数複製を含むハムスター細胞によるヒトインターフェロンの構成--71
的，長期生産。乙５。以下「引用例２」という）に記載された発明（以」。Characterizationof下「引用例２発明」という，昭和６２   年刊行の「。）recombinantglycosylatedhuman   interleukin2produced   byarecombinant（組換えプラスミドで形質転換されたplasmidtransformed   CHOcellline」「細胞株により産生された糖鎖を有する組換えヒトインターロイキン２CHOの特性。乙６。以下「引用例３」という）に記載された発明（以下「引」。用例３発明」という）及び昭和６２年刊行の「遺伝子工学によるリコンビ。ナント造血因子の精製：（乙４４。以下「引用例４」という）にhG-CSF」。記載された発明（以下「引用例４発明」という）と同一であり，本件特許。（請求項１に係る部分に限る）は，特許法２９条１項３号の規定に違反し。て特許されたものであるから，同法１２３条１項２号の規定に基づき，特許無効審判により無効にされるべきものである。
ア引用例１について
()構成要件Ａについてア
引用例１には，本件発明の構成要件Ａのうち「生理活性タンパク質，をコードする遺伝子及びジヒドロ葉酸還元酵素（以下とする）遺dhfr   。伝子を発現可能な状態で有するプラスミドを元来付着性であるチャイニーズ・ハムスターオバリージヒドロ葉酸還元酵素欠損株（）CHOdhfr－細胞に予め形質転換して得られた形質転換細胞」の部分が記載されている。
また，引用例１には「安定な形質転換体が・・・浮遊培養として，，維持された」こと，つまり，培地中に懸濁したことが記載されている。したがって，これらの記載は，本件発明の構成要件Ａを充たす。
()構成要件Ｂについてイ
引用例１には「安定な形質転換体が，半合成培地と完全合成培地の，両方で，ローラーボトル中でコンフルエントな単層培養として，そして
--72
深いタンク型バイオリアクターで浮遊培養として，維持された」と記。載されている。
「安定な形質転換体が・・・深いタンク型バイオリアクターで浮遊，培養として，維持された」とは，その前提として，既に浮遊攪拌培養。を継代して行うことにより浮遊攪拌培養に適した形質転換細胞が樹立されたことを意味する。
「深いタンク型バイオリアクター」のような大量培養装置で浮遊攪拌培養するには，初めにスピナーフラスコのような小スケールで形質転換体を浮遊攪拌培養し，形質転換細胞が浮遊攪拌培養で良好に，かつ，安定して増殖することを確認した後，順次培養スケールを拡大していかなければならない。そして，細胞培養において適当な時期に培地を交換しなければ，細胞は栄養不足となりいずれ死滅してしまうから，これらの形質転換体を浮遊攪拌培養に適応させる過程で培養液を交換する，換言すれば「浮遊攪拌培養を継代して行う」ことは自明である。すなわち，小スケールで，浮遊攪拌培養を継代して行うことにより浮遊攪拌培養に適した形質転換細胞を作製し，次いで，順次培養スケールを拡大して，初めて「深いタンク型バイオリアクター」のような大量培養装置での培養に至るのである。
よって，継代培養の過程において「安定な形質転換体が・・・維持された」との記載は，その前提として，継代が繰り返し行われ，そして性質が安定した形質転換体細胞が樹立されていたことを意味する。したがって，上記記載が本件発明の構成要件Ｂを充たすことは当業者に明らかである。
()構成要件Ｃについてウ
引用例１には「安定な形質転換体が・・・深いタンク型バイオリア，クターで浮遊培養として，維持された」と記載され，続けて，遺伝子。
--73
組換えヒトであるが精製されたことが記載されている。こEPO   rhEPOの記載は，本件発明の構成要件Ｃの「当該浮遊攪拌培養に適した形質転換細胞を浮遊攪拌培養し，培養液中に目的生理活性タンパク質を生産させ，そして目的生理活性タンパク質を取得する」ことにほかならない。したがって，これらの記載は，本件発明の構成要件Ｃを充たす。
()構成要件Ｄについてエ
引用例１には「この報告で，私たちは，ヒト遺伝子のクロー，   cDNAンを発現するチャイニーズハムスター卵巣（）細胞株から精製さCHOれた組換えヒト（）の初めての特性付けを記載する   」と記EPOrhEPO。載され，また「私たちは，ここに，ヒト遺伝子のクローンを発，   cDNA現する哺乳動物の培養液から精製されたヒトの初めての特性付けEPOを報告する」と記載されている。ヒトは生理活性タンパク質であ。   EPOるから，この記載は，いずれもその製造法を表したものといえる。したがって，これらの記載は，本件発明の構成要件Ｄを充たす。()このように，引用例１には，本件発明の構成要件ＡないしＤをすべオて充足する発明が記載されている。
イ引用例２について
()構成要件Ａについてア


引用例２には「マウスジヒドロ葉酸還元酵素（）とヒトインタ，   dhfrーフェロン（αまたは   γ）をコードする配列を・・・有すIFN-5IFN-るプラスミドは，チャイニーズハムスター卵巣（）細胞に形dhfr   CHO－質転換された」と記載され，また，α   遺伝子で形質転換された。IFN-5細胞クローン及びγ遺伝子で形質転換された細胞クロCHO   IFN-CHOーンを浮遊培養し，生産が確認されたこと，つまり，得られた形質IFN転換細胞が培地中に懸濁されたことが記載されている。ヒトインターフェロン（α又は   γ）は，生理活性タンパIFN-5IFN-
--74
ク質であるから，これらの記載は，構成要件Ａを充たす。
()構成要件Ｂについてイ
ａ引用例２には，α   遺伝子で形質転換された細胞クローIFN-5   CHOン及びγ遺伝子で形質転換された細胞クローンを浮遊培養IFN-   CHOし，生産が確認されたこと（６９５頁１９ないし２３行，６９９IFN），，，頁２２ないし２４行得られた形質転換細胞は   浮遊培養で増殖し繰り返し回収できること（７０２頁２１ないし２８行，これらの細）胞株について，少なくとも数か月の期間は安定して産生が確認IFNされたこと（６８８頁２５ないし２９行，が記載されている。）引用例２に記載された細胞は，浮遊培養で増殖し，繰り返し回収でき，少なくとも数か月の期間は安定して産生を行うものであるIFNから，浮遊培養に適した樹立された細胞であることは明らかである。，，またこの少なくとも数か月の期間は安定して産生を行うことIFNすなわち，引用例２の「合成は・・・少なくとも数ヶ月にわたっIFNて維持された（６８８頁２７ないし２９行）との記載は，本件明細」書の実施例１の第３図にあるような，タンパク質を安定して生産する状態であることを意味する。そして，引用例２に記載された細胞は，本件明細書の実施例１の第３図に記載された２０サイクルの継代培養と比較しても，十分に長期にわたる期間，安定した性質を維持したのであり，その後継代培養を繰り返しても，性質が実質的に変化しない，「」状態になったものといえるから浮遊攪拌培養に適した細胞が   樹立されたものである。
ｂ原告は，引用例２の記載は，安定性の確認を伴わない一過性の浮遊培養可能性を意味する以上のものではないと主張する。しかし，引用例２には「このプラスミドの細胞への形，   dhfrCHO－質転換と引き続くでの選択により，×   ･のMTX2-10   10I.U.ml   day
4-1-1
--75
α又はγを産生する細胞株が得られた   （６８８頁HuIFN-5HuIFN-   。」），，「」，「」２５ないし２７行   との記載があり原文では細胞株   はstrainと表現されている。細胞株（）とは，昀も一般的には「初cell   strain，代培養からでもまたは細胞系からでも，選択あるいはクローニングによって特異な性質あるいは（遺伝的）標識をもつようになった培養系統を指す。特殊な性質あるいは標識は，その後の継代培養中維持されるものでなくてはならない」との意味で用いられている。。引用例２を読んだ当業者であれば，引用例２の筆者が，当該細胞株をと表現したのは，組換えタンパク質を産出するという特殊なstrain性質又は遺伝的標識を持つようになった当該細胞株が，付着培養と浮，，遊培養のいずれの場合でも増殖しその特殊な性質又は遺伝的標識がその後の継代培養中も維持されたからにほかならないと理解する。このことは，引用例２の「細胞が浮遊状態で増殖し，繰り返し収穫できる（７０２頁２５ないし２６行）との記載にも表れている。」したがって，引用例２の記載は，当該細胞株が安定的に培養可能であったことを明確に示している。
ｃ原告は，引用例２の「合成は・・・少なくとも数ヶ月にわたっIFNて維持された（６８８頁２５ないし２９行）との記載に対応する具」体的記載は「連続的に継代された細胞は少なくとも３ヶ月の間構成，的にを産生した（テーブル１（６９３頁下から２行ないし昀IFN   ）」下行）との記載であると主張する。
しかし，原告が指摘する上記記載は「発現プラスミドで形質転換，MTXされたメトトレキセート耐性細胞株の選別」の項で記された，耐性細胞株の選別に関する中間段階の描写であって，冒頭の「要約」の項にある「合成は・・・少なくとも数ヶ月にわたって維持されIFNた」との記載を具体的に言い換えたものではない。冒頭の「要約」の
--76
項にある上記記載に対応する具体的記載は「発現プラスミドで形質，転換されたメトトレキセート耐性細胞株の選別」の昀終段落，すなわち「αクローンを継続した   存在下で更に増殖さ，5-2N.05Cl.0IMTXせた。産生は，単層培養では約･   ･，そして，IFN30,000units   mlday
-1-1
約細胞の浮遊培養では   ･で安定に推移した」10   /ml100,000unitsml6-1。
（６９５頁１９ないし２３行）との記載である。この記載からも，浮遊培養でを安定的に産出したことは明らかである。IFN
()構成要件Ｃ及びＤについてウ
引用例２には，α遺伝子で形質転換された   細胞クローンIFN-5CHO及びγ遺伝子で形質転換された細胞クローンを浮遊培養し，IFN-   CHO生産が確認されたことが記載されている。目的の生理活性タンパクIFN質であるが培養液中に産生され，精製取得されているのであるかIFNら，これらの記載は，構成要件Ｃ及びＤを充たす。
()このように，引用例２には，本件発明の構成要件ＡないしＤをすべエて充足する発明が記載されている。
ウ引用例３について
()構成要件Ａについてア
IL-2pSV703DHFR引用例３には   ヒトからと選択マーカーマウス，「（   ）（から[]）の発現単位の両方を含む第３のプラスミドがpSV2-DHFR   15構築されと名付けられた」と記載され「   細胞はプラpSV720CHOdhfr，   －スミド（図１）で形質転換され，引き続いて選択培地で培養さpSV720れた」と記載されている。また「組換えは・・・浮遊培地（ギブ，   IL-2コ社）を用いて攪拌フラスコでの浮遊培養により取得された」こと，つまり，得られた形質転換細胞が培地中に懸濁されたことが記載されている。
これらの記載は，構成要件を充たす。A
--77
()構成要件Ｂについてイ


引用例３には「組換えは・・・攪拌フラスコでの浮遊培養によ，   IL-2り取得された」こと，つまり，本件発明の実施例と同様に，スピナーフラスコを用いて浮遊攪拌培養を行ったことが記載されているまた組。，「換えは，通常，組換えクローン   のリットルの浮遊培養IL-2CHO   321」，「，から精製されたことヒト   を大量に生産する株の単離はIL-2CHOこの，ヒト天然に近いあるいは同一の構造を有するリンフォカイIL-2ンの，ほぼ無限の供給を可能とする」こと，及び「この研究で得られたIL-2CHO・・・産生のレベルは，これまでに報告されている形質転換細胞・・・に比較して好ましいものである」ことが記載されている。引用例３には，本件明細書の実施例よりも大量の培養スケールで，大量，持続的かつ無限の産生を可能とする安定した形質転換細胞がIL-2取得されているのであるから，その前提として，浮遊攪拌培養に適した形質転換細胞が樹立されていたことは明らかである。また，浮遊CHO攪拌培養に適した形質転換細胞を樹立するために，浮遊攪拌培養を継代して行うことも当然のことである。
したがって，引用例３の上記記載は，構成要件Ｂを充たす。
()構成要件Ｃ及びＤについてウ
IL-2CHO32   1引用例３には「組換えは，通常，組換え   クローンの，リットルの浮遊培養から精製された」と記載されている。目的の生理。活性タンパク質であるが産生され，精製取得されているから，こIL-2の記載は，構成要件Ｃ及びＤを充たす。
()このように，引用例３には，本件発明の構成要件ＡないしＤをすべエて充足する発明が記載されている。
エ引用例４について
()構成要件Ａについてア
--78
引用例４には「チャイニーズハムスター卵巣細胞（）を用いた，   CHO場合でも，たとえ，さきに述べた天然型とまったく同様の精製hG-CSF工程を用いたとしても，細胞が以上   という高発現株であるCHO10mg/lため，精製回収量は倍以上も向上した」と記載されている。ここで10   。引用されている「第９回日本分子生物学会要旨集３Ａ－３９（乙４」G-CSFCHOG-CSF５）には，ヒト   の生産系を確立するため，細胞でのの発現を検討したこと，そのために，初期プロモーター下流にシSV40グナルペプチド領域を含むを接続し，さらに，マウス遺伝cDNA   dhfr（）子を連結した発現プラスミドをリン酸カルシウム法で細胞CHOdhfr－に形質転換したことが記載されている。上記は，公知の生理活G-CSF性タンパク質である。よって，これらの記載は構成要件Ａを充たす。
()構成要件Ｂについてイ
引用例４には「細胞株をサスペンジョン化し，低血清培地から，   CHOきわめて高い回収率でを得ていると記載され   続けて以r-hG-CSF」，   ，「，，上述べてきたように遺伝子工学を用いての高発現株が得られhG-CSF大腸菌，動物細胞のいずれにおいても，大量培養，大量精製に成功しており」と記載されている。
形質転換細胞である細胞株をサスペンジョン化し，大量培養にCHO成功しているのであるから，その前提として，浮遊攪拌培養を継代して行うことで安定した細胞株の培養に成功し，その結果として，浮CHO遊攪拌培養に適した形質転換細胞を樹立したことは明らかである。よって，引用例４の上記記載は，構成要件Ｂを充たす。
()構成要件Ｃについてウ
引用例４の記載から，形質転換細胞である細胞株を浮遊攪拌培CHO養することにより，目的生理活性タンパク質であるを高い回r-hG-CSF収率で生産し，大量精製に成功していることがわかる。よって，引用例
--79
４の記載は，構成要件Ｃを充たす。
()構成要件Ｄについてエ
引用例４の記載は，生理活性タンパク質であるの製造法を開G-CSF示したものにほかならず，構成要件Ｄも充たす。
()このように，引用例４には，本件発明の構成要件ＡないしＤをすべオて充足する発明が記載されている。
（原告の主張）
ア引用例１に基づく新規性の欠如の主張について
引用例１には，順次培養スケールを拡大したとの記載はなく，培養のスケールが不明であり，大量培養装置での培養に至ったことは記載されていない。
引用例１の「安定な形質転換体が・・・深いタンク型バイオリアクターで浮遊培養として，維持された」との記載の前には「更なる増幅のため，にクローンが選択され，適切なレベルのの発現が観察されるDN2-3   EPO。」までメトトレキセート濃度を増大させて生育する形質転換体を選択したとあるのみである。この記載における「の発現」は，メトトレキセEPOート濃度との関係で記載されているから，通常の付着培養により観察したのであろうし，そうすると，その直後の文章にある「安定な形質転換体」とは，得られた形質転換体を付着培養により培養し，その性質（のEPO生産能を含む）が安定かどうかを確認したものと解釈するのが自然であ。る。すなわち，死滅せずに細胞が維持されたという以上の積極的な意味を有するものではない。したがって「安定な形質転換体」が浮遊状態で増，殖し，かつ，増殖速度が大量生産用に適するレベルであるとは限らない。むしろ，付着培養により得られた細胞を回収して，深いタンク型バイオリアクターに浮遊させ，単にタンパク質が生産されたことを認めたと解するのが妥当であり，この段階においては，浮遊化状態で細胞を安定に増殖さ
--80
せ，攪拌培養に適した細胞が樹立されている必要はない。特許法２９条１項３号の新規性の判断において「刊行物に記載された，発明」は，刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から当業者が把握できる発明をいうが，引用例１の頒布時における技術常識を参酌しても，当業者が引用例１から本件発明を把握することができるとはいえない。
イ引用例２に基づく新規性の欠如の主張について
()引用例２には，浮遊培養についての言及があるが，引用例２の全体アを通じ，浮遊培養に関する具体的な開示は存在せず，継代を繰り返すことによって，大量生産に適する安定性を有した細胞が樹立され得る点については，何の記載もない。
したがって，引用例２に記載された浮遊培養は，本件発明の実施における初期の浮遊攪拌培養の状態のように，安定性の確認を伴わない一過性の浮遊培養可能性を意味する以上のものではない。


()被告の主張は   「合成は・・・少なくとも数ヶ月にわたって維イ，   IFN持された（６８８頁２５ないし２９行）との記載を昀大の根拠として」いるが，この部分には，の合成が浮遊培養法によるものであるとのIFN記載はない。この記載に対応する具体的記載は「連続的に継代された，細胞は少なくとも３ヶ月の間構成的にを産生した（テーブル１」IFN   ）（６９３頁下から２行ないし昀下行）との記載であり，テーブル１（６samplesweretaken   fromconfluent９４頁）の下部の説明には「，（サンプルはコンフルエント（支持体表面に細胞がmonolayercultures一面に増殖している状態を指す）な単層培養体から採取した」との。）記載がある。すなわち，被告が指摘する上記記述は，付着培養した細胞についての産生能を試験した結果であり，浮遊培養を数か月連続IFNした実験ではない。
--81
したがって，本件発明が引用例２発明と同一であるとはいえない。
ウ引用例３に基づく新規性の欠如の主張について
引用例３には，浮遊攪拌培養の具体的方法について何の記載もなく，浮遊攪拌培養を継代して繰り返すことにより，増殖性及び生産性の安定した細胞を樹立することを示唆する開示は存在しない。被告が引用する「組換えは・・・攪拌フラスコでの浮遊培養により取得された」との記載IL-2は，たまたま適用した培養条件で一過性の浮遊培養が可能であったことを示すだけである。引用例３のような研究の目的において，継代を繰り返して細胞の性質が安定するかどうかを検討することは考えられず，浮遊培養を行ったとしても，数日程度のことであろう。
，「，，また   引用例３のヒトを大量に生産する   株の単離はこのIL-2CHOヒト天然に近いあるいは同一の構造を有するリンフォカインの，ほIL-2ぼ無限の供給を可能とする」との記載も，浮遊攪拌培養における増殖性と生産性が安定した細胞の樹立を意味するものではなく，バイオテクノロジーの一般論を述べたものにすぎない。
したがって，本件発明が引用例３発明と同一であるとはいえない。
エ引用例４に基づく新規性の欠如の主張について
引用例４には「細胞株をサスペンジョン化し，低血清培地からき，   CHOわめて高い回収率でを得ている」との記載があるが，この簡単r-hG-CSFな記載のみであり「サスペンジョン化」の具体的意味は不明である。，被告は，サスペンジョン化して大量培養に成功しているのであるから，その前提として浮遊攪拌培養を継代して行うことで安定した細胞株CHOの培養に成功したことは明らかであると主張するが，そのような記載は，引用例４のどこにも存在しない。引用例４において，培養又は精製の量については「の培養上清」という記載があるのみであり，工業的な意，   1.2l味での大量ではない。
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当業者が引用例４を読んだ場合，引用例１ないし３と同じく，浮遊攪拌培養を行った実験例が存在することは理解するとしても，本件特許の意味で安定した増殖性と生産性を獲得した浮遊攪拌培養に適合した細胞が得られること，特に培養を継代して繰り返し行うことにより，そのような細胞が得られることまでは到底理解し得ない。
⑷争点⑶イ（進歩性の有無）について
（被告の主張）
仮に，原告が主張するように，本件発明の「元来付着性である」との文言が「細胞の一般的性質」であり，およそ   細胞であれ，CHOdhfr   CHOdhfr
－－
ば，従来技術で浮遊化が可能であったか否かを問わず広く特許請求の範囲に，，，「（）」含まれると解し   かつその培養条件についても上記⑴の   被告の主張オ()のような限定解釈がされないとすれば，本件発明は，次のとおり，本ア件優先権主張日前に頒布された刊行物に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，本件特許（請求項１に係る部分に限る）は，特許法２９条２項の規定に違反して特許されたものである。から，同法１２３条１項２号の規定に基づき，特許無効審判により無効にされるべきものである。
ア進歩性の欠如①
本件発明は，次のとおり，引用例１発明ないし引用例３発明及び昭和５１年刊行の「組織培養（乙２。以下「引用例５」という）に記載され」。た発明（以下「引用例５発明」という）に基づいて，当業者が容易に発。明をすることができたものである。
()引用例５についてア
ａ引用例５は，浮遊培養に関する当業者の技術常識が解説されているという意味で，当分野における教科書ともいえる文献である。引用例５には，次のとおりの記載がある。
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「本法を実施するにあたっては・・・従来考えられているほど，その培養は困難なものではなく，またそれに必要な手技も繁雑ではない。本法は・・・すでに継代培養の確立された株細胞では，その種類により多少の難易はあっても，単層培養から浮遊培養に移してその増殖を継続維持することが可能である（６９頁９ないし１。」３行）
「われわれの研究室でも１９５９年以来・・・浮遊培養を実施，培養の保存と維持ばかりでなく各種の生化学的あるいは分子生物学BHKChinese的実験に使用して多大の効果をあげている・・・，・・・の諸細胞も単層培養と同様な増殖能を示すこHamsterOvaryとを認めている（６９頁２３ないし２９行）。」
「多くの場合，継代培養の確立された株細胞では・・・安定した培養に発展して増殖を維持できるようになる（６９頁末行ない。」し７０頁２行）
「もし細胞が浮遊培養に適応しにくく，細胞の死亡率が増加するか，細胞の凝集がひどく大きな細胞塊（）を作る傾向にあるclump時には，健全な細胞あるいは細胞塊を作りにくい細胞だけを選択して培養を更新すべきである・・・この方法をくり返せば昀終的には浮遊培養に適応した細胞だけが残り，その目的を達成することができる（７０頁７ないし１３行）。」
「細胞数の増加にしたがい必要に応じて新しい培養液を加えて細胞濃度を希釈し培養を継続できるが，のように容量をstockculture一定に保つときは培養の一部を除去してから新しい培養液を加えればよい。もし細胞の細胞塊が強く培養瓶壁への細胞付着が著しくなれば，培養の一部をトリプシン処理で単細胞懸濁液にしたものを新しい培養瓶に移して培養を継続する（７４頁８ないし１１行）。」
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これらの記載から明らかなように，細胞等の動物細胞が継代CHO培養の確立された株細胞であること，継代を繰り返し行うことで浮遊培養に適した細胞を樹立できること，浮遊培養で安定してその増殖を維持できることは，当業者間の技術常識である。


ｂ原告は，引用例５について，昭和５５年に細胞が樹立さCHO   dhfr－れる以前に刊行されたものであって，欠損でない細胞に関dhfr   CHOする文献であるから，細胞を形質転換した細胞に関する本CHOdhfr－件発明と同列に扱うことはできないと主張する。
しかし，引用例５は，継代培養の確立された細胞株は浮遊化できるという浮遊化に関する一般原則を教示するものである。そして，引用例５は，その書名からも明らかなように，動物細胞などの組織培養の教科書的な書籍であり，本件優先権主張日当時に当業者が容易に利用可能であった文献である。引用例５の刊行後に樹立された細胞が，この原則には当てはまらないと考える理由はない。
ｃしたがって，生理活性タンパク質を大量に得ることを目的として，そのタンパク質をコードする遺伝子を導入された細胞を浮CHOdhfr－遊培養に馴化させようとする当業者にとっては，引用例１ないし３の開示を引用例５の開示と結び付けて本件発明に到達する大きな動機付けが存在する。
()細胞の浮遊培養の困難性の有無イ   CHOdhfr－原告は，細胞については，浮遊攪拌培養に適した細胞が樹CHOdhfr－立できないと考える格別の事情があったと主張する。しかし，次のとおり，原告の上記主張は，誤りである。
ａ浮遊化に際しての導入遺伝子の安定性について
原告は，平成１３年８月２１日付特許異議意見書（乙３の１６）において「刊行物１８の記載・・・内容は，付着性の細胞が浮，   BHK
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遊培養に適応することを示す内容であるというよりは，そのタイトルにもあるように，浮遊培養適応の過程で細胞には機能及び形態，特に染色体数に大きな変化が起こることを示している内容でありますから・・・刊行物１７の内容と同様に，付着性の遺伝子組換え細胞を浮遊攪拌培養に適した細胞に適応させる過程で，組換えタンパク質の生産性を安定に保持できる保証が何らないことを示しているものと解すべきであります（刊行物１８」は本件の乙４６   「刊行物１７」は。」「，本件の乙４７。８頁６ないし１３行）と主張し，これを根拠として，同年９月２８日付審問事項回答書（乙３の１８）において，付着細胞の浮遊化を図る過程で「外来性に導入した目的遺伝子の安定性，すなわち組換え蛋白の生産性が安定して保持されることについては，大きな危惧が予想された（３頁１３ないし１４行「形質転換された」），細胞について特に浮遊化が困難と考えられていた（３頁CHOdhfr－」
９行）と主張している。
これを受けた本件異議決定は，上記「刊行物１８」につき「浮遊，培養適応の過程で細胞には機能及び形態，特に染色体数に大きな変化が起こることが示されている」と，上記「刊行物１７」につき「浮，遊適応細胞はウイルス感染性が変化したことが記載されている」と，それぞれ判断している。
SOMEしかし上記刊行物１８   すなわち昭和４１年刊行の，「」，，   「FUNCTIONALAND   MORPHOLOGICALA   LTERATIONSOCCURRINGDURINGAND   AFTERTHEADAPTATION   OFBHK21（クローンCLONE13   CELLSTOSUSPENSION   CULTUREBHK21」「細胞を浮遊培養に馴化中及び馴化後に生じた機能的及び形態的変13化。乙４６。以下「乙４６文献」という）には   「両方の親株はど」。，ちらも発ガン性であったから，浮遊培養への馴化の直接的結果として
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の発ガン性の変化に関しては，残念ながら，明確な結論はまったく得られなかった（１２７頁下から１４ないし１２行）と記載されてい」るにすぎない。原告が主張する浮遊培養への馴化による細胞機能の変化については，乙４６文献では何の結論も示されていない。GROWTHまた上記刊行物１７   すなわち昭和３７年刊行の，「」，，   「OFACLONED   STRAINOFHAMSTER   KIDNEYCELLSINSUSPENDEDCULTURESAND   THEIRSUSCEPTIBILITYTO   THE（浮遊培養中のハムスタVIRUSOF   FOOT-AND-MOUTHDISEASE」「ー腎細胞クローン種の成育と口蹄病ウイルスへの感染性。乙４７。」以下「乙４７文献」という）には「口蹄病ウイルス力価を，マウ。，スにおいて，浮遊培養された細胞の単層培養において，および単層培養で継代した細胞の単層培養において，評価分析した比較を表２に示すが，どちらのタイプの単層培養についても同サイズのプラークの生成が認められたにもかかわらず，いくつかの口蹄病ウイルス株に関して細胞の感受性が変わっていることが分かる。この変化は，浮遊細胞を評価分析システムに使用するための昀良の方法がまだ決定していないという事実によるものであろう（１１６４頁左欄５ないし１３。」行）と記載されている。浮遊状態の細胞でなく，浮遊培養された細胞をいったん単層細胞に戻してから測定している点及び細胞の感受性が変化した理由を当時の測定方法の不備に求め，細胞を浮遊培養したこと自体を理由として掲げていない点に留意すべきである。実際にも，本件優先権主張日前に，既に形質転換細胞をCHOdhfr－含む様々な形質転換細胞の浮遊化が行われ，遺伝子が脱落することな，，く安定した組換えタンパク質の生産が確認されていたのであるから本件優先権主張日当時には，構成要件Ｂの「浮遊攪拌培養を継代して行うことにより浮遊攪拌培養に適した形質転換細胞を樹立」するまで
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の過程において，導入遺伝子の安定性については技術的に解決済みだったのである。
したがって，乙４６文献及び乙４７文献の記載は，いずれも浮遊培養への馴化により細胞の機能が変化することを意味するものではない。まして，細胞の浮遊化への馴化過程で遺伝子の安定性CHOdhfr－に大きな危惧が予想されたとの原告の主張の根拠にはなり得ない。
ｂ細胞の浮遊化困難性についてCHOdhfr－
原告は，平成１３年８月２１日付特許異議意見書（乙３の１６）及び同年９月２８日付審問事項回答書（乙３の１８）において，甲２０文献の「組換え細胞および細胞は，いずれも接着依存性C127   CHOの細胞で浮遊化はできない（２０頁左欄１６ないし１７行）との記」載を，細胞から浮遊攪拌培養に適した細胞を得ようとするCHOdhfr－動機付けを否定する根拠として挙げている。
－しかし現実には本件優先権主張日前に   既に形質転換，，，CHO   dhfr細胞の浮遊化が行われ，浮遊状態で増殖し，安定に目的タンパク質を生産する株，すなわち，浮遊培養に適応した細胞株が，樹立されていたのであるから，原告の主張は，失当である。


さらに，甲２０文献の共同執筆者であるＰ４研究員の意見書（乙４，「」。），   ，８以下乙４８意見書   というによれば甲２０文献の記載は実際には「組換え細胞は接着依存性であるが浮遊化も可能で，   CHOある」と記載すべきであったのであり，Ｐ４研究員自身が，仮に甲２０文献の記載から「組換え細胞は浮遊化できない」と考，   CHOdhfr－えた研究者がいたとしても，引用例１ないし３の記載を見れば「組，換え細胞は浮遊化できる」と認識したであろう，と述べてCHOdhfr－いる。
このように，甲２０文献は，少なくとも本件優先権主張日時点にお
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いて，当業者が細胞から浮遊攪拌培養に適した細胞を得よCHOdhfr－うとする動機付けを否定する理由とはなり得ない。
ｃＰ６岩手大学農学部教授以下   Ｐ６教授というの鑑定書   乙（「」。）（４９。以下「乙４９鑑定書」という）の記載。
乙４９鑑定書には，次のとおりの説明が記載されている。すなわち「一般に，長期に継代培養された樹立された細胞株の場，合には，付着性の細胞であっても，浮遊培養に移行して，継代して維持できることは広く知られていた」のであり「細胞がそのよう，   CHOな浮遊培養可能な細胞株のひとつであることも，成書にも記載されているとおり」である。なお，上記「成書」とは，引用例５を指している。そして「細胞も長期に継代培養された樹立された細，   CHOdhfr－胞株でありますから，浮遊培養に移行して，継代して維持できることは当然のこと」と断言している。
ちなみに，Ｐ６教授は，バイオテクノロジーによる組換えタンパクCHO質の発現や機能解析等の権威であり，本件優先権主張日当時の細胞を用いる形質転換細胞の作製や培養方法に関する技術分野dhfr－における第一人者である。また，細胞の開発や，日本の研CHOdhfr－究者，企業への分譲に直接関わった関係者でもある。
()上記(   )及び()のとおり，本件発明は，引用例１発明ないし引用ウアイ例３発明と引用例５発明との組合せにより，当業者が容易に想到でき，細胞が引用例５に開示された動物細胞一般と比べ，特別に浮CHOdhfr－遊培養の困難な細胞であることを示す証拠も存在しないから，進歩性を欠く。
イ進歩性の欠如②
本件発明は，次のとおり，昭和６３年３月７日に国立国会図書館に受け入れられた日本農芸化学会誌１９８８年３月号所収の「遺伝子増幅系を用
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いた赤芽球分化誘導因子の生産－浮遊培養株の育種－   （乙７EDFCHO」の１。以下「引用例６」という）に記載された発明（以下「引用例６発。EXPRESSIONOF明」という）及び昭和６３年   ２月２９日刊行の「。ERYTHROIDDIFFERENTIATIONFACTOR   EDFINCHINESE()（チャイニーズ・ハムスター・オバリー細胞HAMSTEROVARY   CELLS」「中の赤芽球分化誘導因子（）の発現。乙５１。以下「引用例７」とEDF   」いう）に記載された発明（以下「引用例７発明」という）に基づいて，。。当業者が容易に発明をすることができたものである。
()引用例６についてア
ａ構成要件Ａについて
引用例６には，遺伝子増幅系を用いて細胞でを発現さCHO   EDFせたこと，また，得られた形質転換細胞を浮遊攪拌培養したこCHOとが記載されている。は，公知の生理活性タンパク質である。EDFよって，これらの記載は，細胞が株であることの明記がCHO   dhfr－ないほかは，構成要件Ａを充足する。
ｂ構成要件Ｂについて
引用例６には，形質転換細胞を浮遊攪拌培養し，この操作をCHO繰り返すことで，浮遊攪拌培養に適応した細胞が育種できたことが記載されている。
この記載は，構成要件Ｂを充足する。
ｃ構成要件Ｃ及びＤについて
引用例６には，浮遊攪拌培養でを生産することができることEDFが記載されている。
この記載は，構成要件Ｃ及びＤを充足する。
()容易推考性イ
dhfrCHO引用例７には，遺伝子を含有する発現プラスミドを用いて
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細胞を形質転換したことが開示されている。dhfr
－引用例６と引用例７は，いずれも同じ筆者らが，同じ組換えをEDF産出する細胞の製造について記述したものである。しかも，両文CHO献に記載された細胞は，ともに㎍   日という同じ産出CHO1   /ml/3EDF量である旨が記載されている。このことから，両文献は，同じ細CHO，。，胞を開示したと読むのが自然であり容易に結び付くものである   また引用例６には，細胞が株であるとの明示がないほかは，本件CHO   dhfr－発明の構成要件がすべて開示されている。
したがって，本件発明は，引用例６及び引用例７の開示から当業者が容易に想到できる程度のものである。
()引用例６の公知文献該当性ウ
ａ引用例６は，本件優先権主張日より前の昭和６３年３月７日に国立。，，国会図書館に受け入れられている加えて   引用例６と同一の文献が同月５日に特許庁資料館に受け入れられている。
したがって，引用例６は，本件優先権主張日前に頒布された刊行物に当たる。
ｂこれに対し，原告は，引用例６が国立国会図書館で公衆に閲覧可能となったのは，本件優先権主張日後である昭和６３年３月１２日であるから，公知文献に該当しないと主張する。
しかし，次のとおり，原告の上記主張は失当である。
⒜昀高裁昭和３６年()第１１８０号同３８年１月２９日第三小法オ（。「」廷判決   裁判集民事６４号２５１頁以下昭和３８年昀高裁判決という）は，旧特許法（昭和３４年法律第１２２号による廃止前。のもの）４条２号の「出願前国内ニ頒布セラレタル刊行物」の解釈に関する事案ではあるが，国内特許出願日の３日前に特許庁資料館に受け入れられていたフランス国特許明細書について「出願前に，
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わが国の特許庁資料館に到達していても，出願当時には，未だ一般公衆の閲覧可能な状況にはなかったのであるから，本件発明は，旧特許法４条２号に該当しない旨」の上告人の主張を排斥し「わが，国の特許庁に到達し同庁資料館に受け入れられた以上は，右刊行物は旧特許法４条２号にいう『国内ニ頒布セラレタル刊行物』と解するのが相当である」とし，続けて「右明細書が出願当時一般公衆，の閲覧が可能であったか否かを問わず，本件発明は，旧特許法４条２号に該当するものといわなければならない」と判断した。よって，国立国会図書館や特許庁資料館といった公衆の閲覧に供，「」する場所に受け入れられた日をもって当該刊行物が   頒布されたと解するのが相当である。


⒝昀高裁昭和５３年()第６９号同５５年７月４日第二小法廷判行ツ決（民集３４巻４号５７０頁。以下「昭和５５年昀高裁判決」という）は，いつの時点をもって「頒布された」とするかにつき，何。ら判示していない。これは，昭和３８年昀高裁判決を踏襲する趣旨であるからにほかならない。
昭和５５年昀高裁判決は「頒布された刊行物」を「公衆に対し，頒布により公開することを目的として複製された文書，図画その他これに類する情報伝達媒体であって，頒布されたもの」と定義した上で「必ずしも公衆の閲覧を期待してあらかじめ公衆の要求を満，たすことができるとみられる相当程度の部数が原本から複製されて広く公衆に提供されているようなものに限られるとしなければならないものではなく」と判示している。
引用例６が所収された会誌は，第３種郵便物の認可を得ている雑誌であるから，相当程度の部数を発行に当たりあらかじめ複製して広く公衆に提供されることを予定したものであり，前記「公衆の閲
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覧を期待してあらかじめ公衆の要求を満たすことができるとみられる相当程度の部数が原本から複製されて広く公衆に提供されているようなもの」であることが明らかである。
したがって，引用例６が「頒布された刊行物」として本件特許に対する公知文献に該当することは論を待たない。
⒞昀高裁昭和６１年()第１８号同年７月１７日第一小法廷判決行ツ（。「」   。）民集４０巻５号９６１頁以下昭和６１年昀高裁判決   というは外国特許明細書の原本を複製したマイクロフィルムが前記   公，，「衆の閲覧を期待してあらかじめ公衆の要求を満たすことができるとみられる相当程度の部数が原本から複製されて広く公衆に提供されているようなもの」に該当しなくても「頒布された刊行物」に当，たるとする理由を説示した事案であり，引用例６のような，あらかじめ相当程度の部数が複製されて広く公衆に提供される文献について，いつの時点をもって「頒布された」とするのかの認定基準を示すものではない。
すなわち，昭和６１年昀高裁判決でも，昭和３８年昀高裁判決を変更するような判示は一切なされておらず，昭和３８年昀高裁判決を踏襲するものと解するのが自然である。
ウ進歩性の欠如③
本件発明は，次のとおり，昭和６２年５月２５日刊行の日経バイオテクノロジー昀新用語辞典８７所収の「チャイニーズ・ハムスター卵巣細胞」［：］に関する記述（乙５３。以下「引用Chinese   hamsterovarycell   CHO例８」という）による発明に基づいて，当業者が容易に発明をすること。ができたものである。
()構成要件Ａについてア
引用例８には「米国社は，   細胞を宿主として，ヒト，GenentechCHO
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血栓溶解剤ティッシュ・プラスミノーゲン・アクチベータ（）を生TPA産している」との記載がある。上記は，公知の生理活性タンパク。   TPA質である。なお，を生産するに当たり，上記社は，昭TPA   Genentech和６１年４月にアメリカ合衆国で医薬品の製造承認の申請をし，製造承認を受けている。
また，遺伝子操作の方法について，引用例８には「実際にはガン・，ウイルスの複製開始部位の下流に目的の遺伝子を結合。その下流SV40にジヒドロ葉酸リダクターゼ（）遺伝子を組み込み，を欠DHFR   DHFR損させた細胞に形質導入する」と記載され，   細胞を形CHOCHOdhfr。   －質転換することについて述べている。
さらに「は培養器の壁に付着し増殖するが，条件を調節すると，   CHO浮遊培養も可能だ」として，培地中に懸濁させることを念頭に置いた。記載がされている。
したがって，これらの記載は構成要件Ａを充たす。
()構成要件Ｂについてイ
引用例８には，細胞が「条件を調節すると浮遊培養も可能だ」CHO   。との記載に続き「世代時間は１２時間と短く増殖能力も高い」との，。記載があり，さらに「抗ガン剤の１つメソトキセレートを培地に加え，ると，遺伝子増幅により，遺伝子のコピーは増加，目的の遺伝子産物を大量生産できる」との記載がある。そして，上記の過程を経て作製さ。れるについて，アメリカ合衆国で医薬品製造承認済みであることTPAをも加味すると，血栓溶解剤を生産する細胞が，浮遊培養によっCHOて商業的規模で目的の生理活性タンパク質を安定に生産し得る株であったこと，すなわち，浮遊培養に適した樹立された細胞株であったことが容易に想到できる。
また，浮遊培養に適した細胞株を樹立するために，浮遊培養を継代し
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て行うことは，当然の過程として周知である。
したがって，これらの記載から，当業者は，構成要件Ｂを容易に想到できる。
()構成要件Ｃ及びＤについてウ
引用例８には「は培養器の壁に付着し増殖するが，条件を調節，   CHOすると浮遊培養も可能だ「世代時間は１２時間と短く増殖能力も高。」，い「米国社は，   細胞を宿主として，ヒト血栓溶解剤。」，GenentechCHO（）。」ティッシュ・プラスミノーゲン・アクチベータを生産しているTPAとの記載がある。
これらの記載と，アメリカ合衆国社が生産に当たりGenentech   TPACHO同国で医薬品の製造承認を受けていることから同社が樹立した，，細胞を浮遊攪拌培養することで，目的とする生理活性タンパク質であるを産生させ精製取得していることが明らかである。TPAしたがって，これらの記載は，構成要件Ｃ及びＤを充たす。
（原告の主張）
ア「進歩性の欠如①（上記「   被告の主張」ア）について」（）
()引用例５についてア
ａ引用例５には，細胞が浮遊培養法で増殖能を示したかのようCHOな記載がある。しかし，引用例５が刊行された昭和５１年当時は，遺伝子工学の技術は未発達であり，遺伝子の塩基配列の決定法が確立されたころである。当時，一番進んでいた大腸菌を用いた研究でさえ，昭和５２年にＰ７によるソマトスタチンの発現が成功した時期であって，タンパク質の大量生産のために動物細胞を形質転換して培養する技術は，引用例５の範囲外である。
すなわち，引用例５は，遺伝子工学適用以前の通常の動物細胞であり，たまたま浮遊培養の可能性が認められたケースを挙げたものであ
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る。当時，動物細胞に遺伝子工学を適用してタンパク質の大量生産を行う研究はまだ存在しなかったから，浮遊培養適合性の細胞として樹立する観点での研究がなかったことは当然である。また，限られた実験において浮遊培養が可能であったことと，浮遊攪拌培養に適合した細胞が樹立されることは，同一ではない。引用例５の記載は一般的すぎて，樹立の有無を確かめることはできない。


また，細胞は，昭和５５年に新たに樹立された細胞であCHOdhfr－って，引用例５が刊行された昭和５１年には，まだ細胞はCHOdhfr－存在しなかった。それまでに存在した細胞に比べ，タンパク質CHOの大量生産に好適な資質を有するため，動物細胞に関する遺伝子工学の進展とともに利用が広がった。
したがって，細胞が樹立される昭和５５年より前に刊行CHOdhfr－された引用例５は，欠損でない細胞に関する文献であり，dhfr   CHO細胞を形質転換した細胞に関する本件発明と同列に扱うこCHOdhfr－とはできない。ある遺伝子を失い，又は本来有しない遺伝子を強制的に導入された細胞は，昀初の細胞とは性質が異なって当然である。，（「」   。）ｂ引用例５の記載はＰ８工学院大学教授   以下Ｐ８教授というの鑑定書（甲４３。以下「甲４３鑑定書」という）のとおり，当時。。，の少数の成功例として理解すべきものである当時の研究者にとって無数に存在する付着性細胞の大半が簡単に浮遊化に適応できるなどと判断できる根拠はなかった。成功例は報告されても，失敗例は報告されないから，成功例だけから研究の状況を判断することは不適切であり，これは研究全般についていえることである。
ｃまた，引用例５が「浮遊培養」という際に，どの程度の浮遊化を意味していたのか明らかではない。引用例５の刊行当時，形質転換した動物細胞の浮遊培養によって工業的にタンパク質を製造するなど，夢
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のようなことであった。工業的生産において必要とされるような，浮遊攪拌培養における増殖性等の性質の安定性まで考慮して，引用例５が記載されているとは理解されない。
さらに，本件発明の「浮遊攪拌培養に適した細胞」は，浮遊培養で安定してその増殖を維持できるだけでなく，目的とする生理活性タンパク質を安定して生産できるものでなければならない。引用例５においては，付着性の組換え細胞を浮遊化させても，導入されCHOdhfr－た遺伝子が安定に細胞中に保持，再現され，目的タンパク質が安定に生産されることは示唆されておらず，これを引用例１ないし３の開示と組み合わせても，本件発明の方法によって達成される目的タンパク質を大量かつ安定に生産できるという効果は予想できなかったのである。形質転換された細胞は，引用例５の刊行当時に存在した細CHO胞とも，また，その後現れた細胞とも異なる。形質転換さCHOdhfr－れた細胞を得るためには，プラスミドにより目的タンパク質をコードする遺伝子が導入されており，この導入遺伝子が有効に発現するかどうかが問題である。
ｄ甲２８の１文献も，やはり組織培養の教科書であるところ，細胞を浮遊化させる方法についての記載の冒頭に「浮遊培養法への馴化」，cellとして「浮遊培養法で細胞が増殖できるようになるかは細胞株（，）。」。「（）」linescell   linesによって大きく異なると記載されている細胞株とは，引用例５にいう「継代培養の確立した株細胞」と同じ意味である。したがって，たとえ継代培養の確立された株細胞であっても，浮遊化できるか否かについては，専門家の意見も分かれるところであったといえる。
甲２８の２文献には「単層培養の系にしている細胞を浮遊，   adapt，，培養の系に移し長期間維持することは通常とても困難なことであり
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。」，まれに成功しても細胞の増殖度は余り良くないと明記されており上記「単層培養の系にしている細胞」も「継代培養の確立しadapt   ，た株細胞」を意味する。
このように，動物細胞の培養に関する研究の蓄積が更に進んだ１９８０年代の専門家の見解は，引用例５とは異なり，付着性細胞を浮遊化することは一般に困難である，というものであった。()細胞の浮遊培養の困難性の有無イ   CHOdhfr－
ａ浮遊化に際しての導入遺伝子の安定性について
⒜付着性の細胞（動物の身体組織の一部として組織に付着することによって生存していた細胞）が，組織（支持体）依存を離れ，液体中に浮遊した状態で増殖し，タンパク質を生産することができるよ，，。うになることはその細胞にとって   大きな性質の変化を意味するその変化は，遺伝子に関する何らかの変化（塩基配列そのものの変化，鎖の後成的修飾（エピジェネティクス）を伴う遺伝子発DNA現レベルの変化など）によってもたらされるものであると理解せざるを得ないが，どのような遺伝子の変化によるものかを特定することまではできない。
また，浮遊化のための変化が起きても，同時に他の変化も起きて有用性がなくなったり，あるいは，浮遊化した後も更なる変化によって浮遊性を失うことも考えられる。
浮遊化した後も生き残った細胞は，遺伝子に何らかの変化を生じているものであると考えられる。一応浮遊状態で生存可能になった細胞を続けて浮遊攪拌状態で培養すると，更に遺伝子に様々な変化が生じ，遺伝子の機能がわずかに異なる多様な細胞が生成すると考えられる（どのような変化が生じ，どのような性質変化が起きるかは予測できない。そのため，継代して培養を続けていると，一。）
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度獲得した浮遊培養性が低下し，あるいは，失われ，また，タンパク質の生産性も変化することがある。
工業的な大量生産のためには，細胞が一時的に好適な性質を示すだけでは足りず，実用的に十分な長期間にわたり，増殖性，タンパク質の生産性等の性質が一定化する必要がある。
換言すれば，本件発明が成功するためには，浮遊攪拌培養の条件にさらすことによって，浮遊化するような遺伝子の機能の変化を起こし得る細胞でなければならないが，浮遊攪拌培養に適合する遺伝子の状態に到達した後は，この性質を変化させるような遺伝子の変化が起きにくいという相矛盾する傾向を有することが必要であった。さらに，得られる細胞は，タンパク質の生産性が高く安定していることが要求され，タンパク質を発現する遺伝子については，その機能を害するような変化が起きないことが必要である。いかなる細胞がこのような望ましい性質を有するかを，あらかじめ予測することは困難である。
しかも，浮遊攪拌培養に成功するには，甲６文献に記載されているように「を導入した接着   細胞についても，壁から細，cDNACHO胞をはがした後，根気よくサスペンジョンカルチャーを繰り返し，昀終的によく適合し増殖する細胞をクローニングし」という過程を経る必要がある。このような努力をしても，本来浮遊培養適合性のない細胞であれば，徒労に終わる。
形質転換した細胞が，上記の好適な性質を有していたCHOdhfr－ことは，まさに偶然であり，公知技術から予測できることではなかった。
－被告が引用する公知技術は，いずれも，形質転換したCHOdhfr細胞を浮遊攪拌培養の環境にさらすと，一過性の浮遊培養の可能性
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を教示するものの，細胞の増殖性及び組換えタンパク質生産の安定性を獲得し得ることを教示するものは一切存在しない。本件発明における「浮遊攪拌培養に適合した細胞を樹立」とは，これらの安定性の獲得がなされることを意味している。


⒝被告は，乙４６文献について，浮遊培養への馴化による細胞機能の変化については何の結論も示されていないと主張する。しかし，乙４６文献は，発ガン性を有する２つの付着性細胞（２Ｐと３Ｐ）を浮遊培養した場合に，発ガン性，染色体，形状などに変化を生ずるか否かを調べた文献である。そして，例えば，３Ｐ株が浮遊化への馴化によりガン増殖速度が著しく増加したと記載され，染色体数に関しても，浮遊化への馴化により変化することが記載されている。すなわち，２Ｐ株に関しては，浮遊化により染色体数が４５本から４４本，４３本へと変化し，３Ｐ株に関しても染色体数の変化が記載されている。このように，乙４６文献は，浮遊培養に適合する過程で染色体数の変化が起こることを示しており，染色体数の変化は遺伝情報の欠落，重複を意味することから，付着性の細胞から浮遊攪拌培養に適した細胞を樹立する過程においては，染色体に組み込まれた組換え遺伝子の安定性が大きな影響を受け得ることが容易に考えられる。
被告が乙４６文献について訳出した部分は，浮遊化する前の２Ｐ株，３Ｐ株とも発ガン性を有していたから，発ガン性のない細胞が発ガン性を有するようになったというような明確な変化ではないため，浮遊培養への馴化からどのような結論が導かれるかは明確でないことを指摘したものである。本件との関係においては，事実として発ガン性の程度が変化したこと，及び浮遊化のための工程が染色体の変化（遺伝子の変異）をもたらすとの事実が重要である。
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被告は，ウイルスの感受性の変化に関する乙４７文献について，「この変化は，浮遊細胞を評価分析システムに使用するための昀良の方法がまだ決定していないという事実によるものであろう」との訳文を示し，細胞の感受性が変化した理由を，当時の測定方法の不備に求め，細胞を浮遊培養したこと自体を理由として掲げていない点に留意すべきであると主張する。
Thischangemay   bedueto   theしかし，乙４７文献の原文は「，」であって「・・・事実によるものであろう」との訳factthat   ...，は適切ではなく「・・・事実によるのかもしれない」という，，。可能性を否定しない程度の表現である。また，内容的にも，浮遊細胞と単層培養細胞を用いたウイルス力価の評価方法は，両者とも単層培養にした後に行っており，実験手技的に同一と考えられ，乙４７文献の表２の結果は，細胞の感受性の違いを意味すると理解してよい。
したがって，乙４７文献の記載が浮遊培養への馴化により細胞の機能が変化することを意味するものではないとする被告の主張は，失当である。
ｂ細胞の浮遊化困難性についてCHOdhfr－
乙４８意見書においても「研究開始当時，私たちは接着依存性細，胞による物質生産は，浮遊化することにより細胞の生産能が低下することを多く経験していたことから，接着状態での大量培養システムの開発に着手し，マイクロキャリア法によるシステムを完成させたものです」と当時の技術状況が述べられているように，浮遊化に伴う細。胞の諸性質の変化，導入遺伝子の安定性は，大きな問題としてとらえられていた。また，同意見書には「正常ヒト細胞株は浮遊培養がま，ったくできない細胞であった」との記載もある。
--101
Ｐ４研究員は，当時バイオテクノロジーにつき昀先端にあった企業の一つである東レ株式会社（以下「東レ」という）のインターフェ。ロン開発に取り組んでいた研究員であり，東レ技術陣の認識が，当時の技術水準以下であるはずがない。当時，東レが浮遊培養が難しいと判断し，マイクロキャリア法を採用したという事実が重要である。乙４８意見書においては，甲２０文献の作成当時，被告が引用するような文献を知っていれば「組換え細胞は浮遊化できな，   CHOdhfr－い」とは言わなかったであろうと述べられている。しかし，本件の問題は「浮遊化できない」と断定できるかどうかではなく，大量生産，に使用できるだけの安定した増殖性と生産性を有する浮遊攪拌培養に適合した細胞が得られることを，容易に推考できたかどうかである。その判断は，当該公知文献に基づいて本件訴訟の中で直接行うべきものである。
Ｐ４研究員の博士論文である平成元年の「ヒト正常細胞および遺伝子組換え動物細胞を用いたヒトインターフェロン産生に関する研究」（甲４４。以下「甲４４文献」という）には，甲２０文献に対応す。る内容が詳しく述べられているところ，甲４４文献には，参考文献として，引用例２が３回掲げられているから，Ｐ４研究員は，甲２０文献の作成当時，引用例２の内容を熟知しており，その上で「組換え細胞は浮遊化できない」と述べたことになる。乙４８意見CHOdhfr－書の記載は，この事実と矛盾する。
Chasinまた甲４４文献によればＰ４研究員は   Ｐ６教授を通じて，，，，博士から細胞の供与を受けている。もし，当時，博CHO   dhfrChasin－士やＰ６教授が，乙４９鑑定書の記載のとおり，細胞が浮CHOdhfr－遊化できるとの認識を有していたとすれば，その情報は，Ｐ４研究員にも伝えられていた可能性は十分考えられる。しかし，同研究員が，
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上記意見書を作成するに至るまで「組換え細胞は浮遊化，   CHOdhfr－できない」と認識していたことは，明らかである。
なお，甲２０文献は，Ｐ４研究員単独の論文ではなく，当時の動物細胞培養の第一人者であるＰ９博士との共著であり，Ｐ９博士の認識を示していることに留意すべきである。Ｐ８教授は，甲４３鑑定書において，当時のこの領域の第一人者であるＰ９博士の見解の重要性を指摘している。また，甲２０文献の見解は，Ｐ９博士の研究室における多くの経験に基づいていると理解される。
乙４８意見書の評価については，甲６文献を参照していない事実に，，留意すべきであり甲６文献に記載されたような苦労の過程を知れば細胞の浮遊化は困難であるとの甲２０文献作成当時の認識CHOdhfr－が間違っていなかったことを確認するものと考えられる。
ｃ乙４９鑑定書の記載
本件発明は，工業的実施を前提とした大量生産技術に関するものである。この場合に，昀も重要な点は，使用する細胞の増殖性及び目的タンパク質の生産性が安定して再現されることである。これに対し，乙４９鑑定書の関心，また，乙４９鑑定書が依拠する文献の関心は，当該細胞が浮遊状態で培養可能かどうかという点にとどまっている。
乙４９鑑定書が，細胞につき長期の浮遊培養が可能であCHOdhfr－ることが公知であった根拠として引用しているのは，引用例２であるところ，引用例２において，数か月浮遊培養により安定に維持されたことが記載されているというのは，上記⑶の「原告の主張」イの（）とおり，誤解である。引用例２は，付着培養中の細胞を時間をおいてサンプリングし，生産能を調べたものであり，継続して浮遊攪拌培養を行った旨は記載されていない。
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なお，乙４９鑑定書には，細胞の樹立者である博CHO   dhfrChasin－士が昭和６３年６月付けで細胞を分譲許諾した際の書簡CHOdhfr－（甲４５）に添付された同年２月２５日付けの説明書に，浮遊培養方ChasinCHO法についての記載があり，同日以前においても，博士は。dhfr－細胞の浮遊培養が可能であることを述べていた旨の記載があるしかし，上記書簡には，単にサスペンジョン化で生育させるというだけで，形質転換された細胞に関する記載はなく，サスペCHOdhfr－ンジョン化の方法や，サスペンジョン化された後の状況に関する記載もない。
ｄＰ１０博士の意見書（甲４６。以下「甲４６意見書」という）の。
記載
１９８０年代後半から１９９０年代初めにかけて，被告やキリン－アムジェン社と競争しながらの開発に携わっていた研究者Ｐ１EPO０博士は，腎臓由来の細胞の方が，の生理活性発現に好まBHK   EPOBHKCHOしいであろうとの判断から，細胞による開発を行ったが，。，，dhfrL929
－細胞及び細胞の検討も行ったそして   甲４６意見書には本人の経験として，細胞は付着性が強く，大量生産には向CHOdhfr－かないと判断したことが記載されている。
Ｐ１０博士らのグループは，細胞に関して，浮遊培養ではなBHKく，マイクロキャリア法の開発に進んでいる。当時，元来浮遊性細胞であるナマルバ細胞（非組換え細胞）については浮遊培養が行われていたが，付着性の細胞に浮遊培養を試みることは，困難が予想されたからである。
被告と社のグループを除き，１９８０年代に動物細胞による生GI，，理活性タンパク質の生産に取り組んだ企業はキリン－アムジェン社東レ及びＰ１０博士らの所属する雪印乳業株式会社のいずれも，付着
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性細胞を付着性のまま培養する方向を選んでいる。これが当時の技術水準であったことが明らかに認められる。
イ「進歩性の欠如②（上記「   被告の主張」イ）について」（）
()引用例６の公知文献該当性ア
ａ昭和５５年昀高裁判決は，出願公開が刊行物に該当するか否かの判断において「複写物が公衆からの要求に即応して遅滞なく交付され，る態勢が整っている」ことを要件とし，また，昭和６１年昀高裁判決も，オーストリア国出願のマイクロフィルムについて「公衆がディ，スプレースクリーンを使用してその内容を閲覧し，普通紙に複写して」，その複写物の交付を受けることができる状態になったことをもって刊行物該当性を認めた。
すなわち，刊行物が「頒布された」時とは，公衆に閲覧可能となった時又は複写物の入手が可能になった時である。
例えば，ただ１部しか存在しない論文が国立国会図書館に備え付けられ，閲覧と複製が許される場合を想定すれば，受入日をもって刊行日とすることは不合理であり，やはり公衆に閲覧可能とされた日を基準とするのが自然である。
ｂ本件については，国立国会図書館に受け入れられた日ではなく，閲覧可能になった日付に基づいて新規性の判断がなされなければならない。そして，本件において，引用例６が国立国会図書館において閲覧可能になったのは，昭和６３年３月１２日以降であった。ｃ被告は，引用例６が昭和６３年３月５日に特許庁資料館に受け入れられたと主張する。
しかし，当時，特許庁では，受け入れた雑誌を職員閲覧室へ保管するものと，各審査室へ配布するものとに仕分けして配布しており，引用例６は，審査第４部食品加工の審査室に配布される雑誌であった。
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この配布に要する時間，当時は特許庁の新庁舎の建設中で各部署が複数のビルに分散していたこと，昭和６３年３月５日が土曜日であったことを考慮すると，同日に受け入れられた引用例６が担当審査部に届くには少なくとも１週間を要したと考えられる。すなわち，審査官の利用は同月１２日以降となる。
このように，引用例６は，本件優先権主張日前において，審査官すら閲覧できる状態になっていなかったのであるから「その複写物が，公衆からの要求に即応して遅滞なく交付される態勢が整って」いなかったことになる。
また，当時，職員保管室で保管される雑誌と異なり，審査室に保管されている雑誌について公衆が閲覧することができるシステムは存在しなかったのであるから，その点においても「その複写物が公衆か，らの要求に即応して遅滞なく交付される態勢が整って」いなかったものである。
ｄ引用例６は，昭和６３年３月１０日に日本農芸化学会により刊行されることが予告されていた文献であり，同会においては，引用例６の各会員への到着が同日からあまり遅れないように，同月８日から郵便局に持ち込み，第３種郵便による発送を委託した。郵便局の取扱いでは，同月９日から発送されたと考えられるので，会員への到着は，同月１０日以降であった。これに対し，国立国会図書館と特許庁資料館に限っては，会員への発送とは別に，同月８日より前に発送の手続をした。
その結果，引用例６は，国立国会図書館及び特許庁資料館という特定の国家機関には，同日以前に受け入れられていたが，これは，不特定多数の者への交付を前提とする刊行物の頒布とは異なる事実関係であり，この特定の国家機関が受領しただけで，公知文献に該当するも
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のではない。
また，刊行元において公衆に頒布した刊行物の１部が特許庁に受け入れられた場合であれば，その受入日をもって刊行日の立証に用いることは合理的であるかもしれないが，本件のように，一般向けの刊行日に先行してただ１部だけ（あるいは２部だけ）が特定の機関に納入され，当該機関では，これを公衆に対し遅滞なく公開する態勢が整っていなかったという特別な事情の下では，刊行日の認定は，公衆へ公開する態勢が整った時点を基準とすべきであり，それが昭和５５年昀高裁判決及び昭和６１年昀高裁判決に沿う解釈である。したがって，引用例６が頒布された日は，昭和６３年３月１０日以後であると見るのが正しい。
，，ｅ昭和３８年昀高裁判決の事案はフランス特許が対象であるところフランス特許は，少なくとも外国では既に広く頒布された刊行物であり，特許庁資料館への受入れより先に日本国内の誰かが入手していても不自然ではない性質の刊行物であった。すなわち，外国で既に流通している刊行物の日本国内における流通日を確定することが，昭和３８年昀高裁判決の意味であった。しかも，昭和３８年昀高裁判決は，当該事案に関しても不合理であるとの印象は拭い難く，後の外国出願公開に関する昭和５５年昀高裁判決及び昭和６１年昀高裁判決により実質的に変更されていると解するのが妥当であり，少なくとも外国頒布済み文献の場合に限っての先例と見るべきである。
()引用例６についてイ


－引用例６には「細胞」と記載されているだけで   「，，CHOCHOdhfr株」という記載はない。そして「細胞」と記載されているだけで，   CHOは，遺伝子を有する細胞であるか   「細胞」であるdhfrCHO   CHOdhfr，－かは特定できない。また，引用例６と引用例７の作成者が共通であると
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いうことだけで，引用例６の「細胞」が「細胞」であるCHO   CHOdhfr－ことを本件優先権主張日前に特定することはできない。また，引用例６には，細胞をどのような条件で浮遊培養したのCHOかの記載も，浮遊攪拌培養に適合した細胞株が樹立された旨の記載もない。そして，本件優先権主張日前において，株を浮遊攪拌培CHOdhfr－養に適合させることが困難であると当業者に認識されていたのであるから，当業者が引用例６を読んだとしても，それだけで本件発明における浮遊攪拌培養に適合した株が樹立されたと認識することは困CHOdhfr－難であった。せいぜい別の細胞株に関する報告であり，又は細胞株の樹立には至らない一時的な活性発現の報告にすぎないと認識したにとどまったであろう。
()意に反する公知ウ
ａ仮に，被告が主張するように，引用例６に記載された細胞が実質的に「細胞」を意味すると解釈されるとしても「意に反すCHO   dhfr
－，
る公知」の規定が適用されるべきである。
日本農芸化学会が引用例６の刊行日を予告している場合，刊行日と特許発明の新規性の関係は当然に考慮されていると理解し，刊行日より前に要旨集が刊行されることはないと予測することは，合理的であり，この期待は，保護に値する。
したがって，予定された刊行日より前に引用例６が刊行され，そのために出願が刊行日後になった場合，意に反する公知の規定が適用されるべきである。
ｂ被告は，引用例６の日本農芸化学会誌への投稿は，公開目的でなされたのであるから，意に反する公知に該当しないと主張する。しかし，公開目的での投稿であるとしても，公開日が明確に指定されており，それ以前に公開されることがないと信頼する合理的な理由
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がある場合には，当該日付前の公開が意に反することは当然である。ｃ被告は，引用例６には細胞が   型であることが明記されCHOdhfr－ていないから，新規性を否定する公知文献にはならず，したがって，意に反する公知に該当しないと主張する。
平成１１年法律第４１号による改正前の特許法では，意に反して公知となった発明と同一発明のみが救済されるかのような条文の体裁となっていたところ，平成１１年法律第４１号による改正後の特許法においては，進歩性に関する公知資料にも，意に反する公知の規定が適用されるようになった。しかし，これは，平成１１年法律第４１号による改正前の特許法が不適切であったのであり，新規性まで否定されるような発明が救済されるのに，意に反して開示された発明と形式的な相違があるだけの特許発明が進歩性を欠いて無効にされるというのは，いかにも不合理である。その不合理を手直ししたのが平成１１年法律第４１号による改正である。同改正の趣旨は，改正前の出願による特許発明についても実質的に活かされるべきであり，これは，意に反する公知の規定の適用に際し，発明の同一性の範囲を実質的に妥当な解決が得られるように解釈することで実現できる。
仮に，引用例６発明に基づいて，被告が主張するとおり，引用例７発明を参照して本件特許は無効である，との判断がされるとすれば，引用例６記載のは，引用例７と同じく，細胞を意味CHO   CHOdhfr－すると認定することが前提となる。その認定を前提とするなら，引用，，，例６は実質的に見て新規性を否定する公知文献であり   したがって意に反する公知の規定を適用するのが公平の見地から妥当である。ｄなお，新規性喪失の例外規定中でも，学会発表や博覧会への出品などが，発明者の完全なコントロールの下になされる行為であり，技術の早期公開を促進する意義を有するのに対し，意に反する公知の場合
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には，発明者の予期しない事情の発生による権利喪失から発明者を救済することが法の目的である。意に反する公知の場合，公知となる内容や時期につきコントロールできないことにかんがみ，発明の同一性の判断を厳密に行うことは妥当でない。
ウ「進歩性の欠如③（上記「   被告の主張」ウ）について」（）引用例８は，用語辞典であって，について概括的な説明をしていCHOるだけである。引用例８の浮遊培養に関する記載は「は培養器の壁，   CHOに付着し増殖するが，条件を調節すると浮遊培養も可能だ」との記載の。みであり，この記載だけでは「条件」がいかなるものか不明であるし，，浮遊攪拌培養に適した細胞を樹立することを示唆するものでもない。この，。，記載は細胞の一般的な性質について述べたものにすぎない   またCHOを宿主としてを生産する方法についての記載もあるが，具体的CHOtPAな細胞及び培養方法は明らかではない。引用例８は，ジェネンテック社に言及しているが，ジェネンテック社の特許及び論文を検討すると，サスペンジョン化に至った細胞は，元来遺伝子を有する   細CHOdhfrCHO   K-1胞であると考えられ，本件発明に関係するものではない。また，引用例８CHOはキリンや東レの開発にも言及しているところこれらの企業は，，   ，細胞を付着培養により培養していた。
⑸争点⑶ウ（本件特許（請求項１に係る部分に限る）は，特許を受けよう。とする発明の構成に欠くことができない事項が記載されていないとして，平成２年改正前特許法３６条４項２号に違反するか）について。
（被告の主張）
ア周知技術でない「浮遊攪拌培養を継代して行う」ための解決手段の不記載本件発明は，細胞の形質転換細胞を，浮遊攪拌培養に適したCHOdhfr－細胞として樹立することを目的としているが，それを実現する手段として
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請求項１に記載されているのは「浮遊攪拌培養を継代して行うことによ，り」ということのみである。
しかし，上記⑷の「被告の主張」ア(   )ａのとおり，浮遊培養に適し（）アた細胞株を樹立するために「浮遊攪拌培養を継代して行う」ことは，本件優先権主張日前には既に周知技術であった。
よって，本件発明を実施するためには，周知技術にはない，浮遊攪拌培養を継代して行うための解決手段が，実施可能な表現で特許請求の範囲に記載されていなければならない。しかし，本件発明の構成要件Ｂには，そのような記載がなく，当業者は実施不可能である。また，単に周知技術を明示するにすぎない点で，構成要件Ｂの記載は無意味である。したがって，本件発明の構成要件Ｂには，周知技術ではない解決手段が含まれていないから「特許を受けようとする発明の構成に欠くことがで，きない事項」が記載されていない。
イ所定濃度の核酸を培地中に含有することの不記載


本件訂正請求の際の平成１４年６月１７日付訂正請求書（乙３の２６）添付の全文訂正明細書（乙３の２７）には「支持体表面で細胞を生育さ，せた後，核酸を含むα－培地（社，カタログ   ）MEMGIBCONo.410-1900％牛血清を含む・・・に細胞を懸濁し浮遊攪拌培養を行う   ま（），。」，「10た，培地は，上述のα－培地と同程度，もしくはそれ以上の濃度のMEM核酸を含む培地ならいづれでもよい」と記載されている。すなわち，所。定濃度の核酸を培地中に含有することは，本件発明の必須の構成要件である。
それにもかかわらず，本件発明の構成要件ＡないしＣには，いかなる濃度の核酸を培地中に含有しなければならないかの記載がない。したがって，本件発明には「特許を受けようとする発明の構成に欠く，ことができない事項」が記載されていない。
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ウ上記ア及びイのとおり，本件特許（請求項１に係る部分に限る）は，。平成２年改正前特許法３６条４項２号に規定する特許請求の範囲の記載要件を満たしていないから，平成２年改正前特許法１２３条１項３号の規定に基づき，特許無効審判により無効にされるべきものである。
（原告の主張）
ア「周知技術でない『浮遊攪拌培養を継代して行う』ための解決手段の不記載（上記「被告の主張   」ア）について」（）本件優先権主張日前において，付着性の形質転換細胞から浮遊培養に適した細胞株を樹立した例は，原告の知る限り，存在しなかった。形質転換細胞でない付着性の細胞について，浮遊攪拌培養を継代して行うことにより，浮遊培養に適した細胞株を樹立した例があったとしても，同じ方法を用いて付着性の形質転換細胞から浮遊培養に適した細胞株を樹立することは予測できなかった。したがって「浮遊攪拌培養を継代して行うことに，より浮遊攪拌培養に適した形質転換細胞を樹立し」との記載は「特許を，」。受けようとする発明の構成に欠くことができない事項として不備はないイ「所定濃度の核酸を培地中に含有することの不記載（上記「   被告の」（主張」イ）について）
核酸の添加は好ましいが，必須ではない。形質転換された細胞は，核酸を添加することにより増殖が促進されることはあっても，自ら核酸を形成することができる以上，増殖のために核酸を要求するものではない。本件，，特許の実施例では増殖を容易にするために少量の核酸を添加しているがこれも，当業者が，技術常識に従い，適宜採用し得る培養条件の一態様であって，核酸を添加しない培養条件も周知だったのであるから，いずれを適用するかは当業者が適宜選択する事項にすぎない。核酸の添加を本件発明の必須要件とする科学的根拠は示されていないのであるから，記載要件違反には当たらない。
--112
⑹争点⑷（損害の発生の有無及びその額）について
（原告の主張）
，，ア被告は製剤であるエポジンとノイトロジンを国内で販売するとともに原薬である又は製剤を海外の医薬品メーカー（被告の関係G-CSF   G-CSF会社）に販売している。
「エポジン」及び「ノイトロジン」について，本件特許の登録日（平成８年１１月７日）以降の販売高は，次のとおりである。
()エポジンの販売による損害額ア
，。本件特許の期間中の各年度のエポジンの売上高は次のとおりである
平成８年度１６８億円
平成９年度４４６億円
平成１０年度４８７億円
平成１１年度５３５億円
平成１２年度５５３億円
平成１３年度６２７億円
平成１４年度６６１億円
平成１５年度５５７億円（平成１４年１２月までの９か月分）
合計４０３４億円
()ノイトロジンの販売による損害額イ
本件特許の期間中の各年度のノイトロジンの売上高は，次のとおりである。
平成８年度５２億円
平成９年度１２６億円
平成１０年度１８８億円
平成１１年度１９３億円
平成１２年度１８２億円
--113
平成１３年度１９１億円
平成１４年度２５１億円
平成１５年度２４７億円（平成１４年１２月までの９か月分）
合計１４３０億円
イ発明協会発行の「実施料率」第５版によれば，医薬品分野における昀近のイニシャル・ペイメントなしの実施料率平均値は７．１％とされているので，本件では，実施料率７％を適用する。
上記ア()のとおり，エポジンの合計売上高は，４０３４億円であるかアら，実施料相当額は，２８２億円である。また，上記ア()のとおり，ノイイトロジンの合計売上高は，１４３０億円であるから，実施料相当額は，１００億円である。
，，したがって被告の特許権侵害行為により原告が受けた損害の合計額は特許法１０２条３項により，合計３８２億円を下回らないと算定される。
（被告の主張）
エポジン及びノイトロジンの販売先及び販売額は，概要においては，原告が主張するとおりである。また，発明協会発行の「実施料率」第５版に原告が主張するとおりの記載があることは認める。その余の事実は，否認する。
第３争点に対する判断
１争点⑵（先使用）について
本件については，事案の内容にかんがみ，まず争点⑵から判断する。
⑴事実認定
証拠（甲１，４，５，１１，乙１，８の１ないし８の３，９，１０の１ないし１０の３，１１，１２，１５ないし２７，３２，３５の１ないし３５の３，３６の１ないし３６の３，３７ないし３９，４０の１ないし４０の３，４１，４２，６３，６４）及び上記前提となる事実並びに弁論の全趣旨によれば，被告による及びの製造，臨床試験の実施，製造設備の建EPO   G-CSF
--114
，。設並びに薬事法１４条１項の承認の取得について次の各事実が認められる
アの製造EPO
()社との契約の締結ア   GI


被告は，昭和５８年１０月，社に資本参加し，昭和５９年６月２GI９日，社との間で，ヒトの製造技術の開発についての契約を締GI   EPO結した。同契約においては，社が遺伝子組換え技術を利用したヒトGI生産技術の開発を，被告はその製品の開発研究並びにアジア諸国EPO及び北米における製造・販売を，それぞれ担当することとされていた。社は，遺伝子組換え及び関連技術に基づく医薬品等の開発を目的GIとして設立されたベンチャー企業である（乙１５，弁論の全趣旨。）()種細胞株   αの樹立イCHO   DN2-33社において行われた種細胞株αの樹立に至る工程GI   CHODN2-33は，次のとおりである（乙８の１，８の３。）
ａ挿入の調製EPO-cDNA
再生不良性貧血患者の尿からヒトを単離精製し，そのアミノEPO酸配列を決定した。次いで，その情報をもとに，ヒトゲノムラDNAイブラリーからを，続いてヒト胎児肝細胞ライブEPO-gDNA   cDNAEPO-cDNAcDNAラリーからを，それぞれクローニングした。このから，発現ベクターに組み込む挿入を作製した。EPO-cDNA
ｂ発現ベクターの作製DN2-3
pRK1-4哺乳動物細胞用発現ベクターとして設計されたプラスミドに，上記ａの挿入を組み込むことにより，発現ベクターEPO-cDNAを作製した。DN2-3
ｃ種細胞株α   の樹立CHODN2-33
，（）上記発現ベクターを   チャイニーズハムスター卵巣DN2-3CHO細胞のジヒドロ葉酸還元酵素（）欠損株に導入して，dhfr   DUKXB11
--115
同細胞株を形質転換した。次いで，メトトレキセート（）濃度MTXを段階的に上げて，及びを遺伝子増幅させ，EPO-cDNA   dhfr-cDNAその中から高い生産能を有する細胞を１つ選択分離し，これをEPO増殖して種細胞株αを得た（同細胞株は，１個の細胞CHO   DN2-33から増殖した同じ遺伝子構造を持つ細胞からなることが確認された。。）
()及び   の確立ウMCBMWCB
社において行われた種細胞株αの樹立後，   及GICHODN2-3   3MCBびの確立に至る工程は，次のとおりである（乙８の３，９，１MWCB６。）
ａ付着培養された細胞のトリプシン処理
種細胞株αは，昭和６０年１０月１０日，   社の哺CHODN2-33   GI乳動物細胞遺伝子発現グループから哺乳動物細胞培養グループに渡された。同種細胞株を，付着培養のままで増殖させた後，同月１７日，トリプシン処理し，同月１８日，％ウシ胎仔血清を含む馴化用培10地で浮遊培養を開始した。
ｂ細胞の浮遊培養への馴化
細胞の浮遊培養では，２ないし４日ごとに細胞浮遊液の一部を除去し，等量の新鮮な培地と置換する操作を行った。
その後の培養の過程における細胞密度，細胞の生存率及び倍加時間（世代時間）は，別紙培養経過図１のとおりである。細胞の生長が鈍化したときには，遠心分離によって細胞を培地から回収し，新鮮な培地に再懸濁した（別紙培養経過図１の。＊）
ｃ生産用培地への移行
浮遊培養開始から２９日目である昭和６０年１１月１５日には，細5胞の生存率が約％倍加時間が約２４時間   昀終細胞密度が×995   10，，
--116
/ml1細胞となり   細胞が安定的に増殖できるように馴化されたため，，。，，％ウシ胎仔血清を含む生産用培地での培養に移行した細胞は   当初ほとんど生長が見られなかったが，やがて回復して生長を開始し，倍加時間は，浮遊培養開始から３６日目には５０時間，浮遊培養開始から４６日目には２４時間と，徐々に減少していった。
ｄマスター・セル・バンク（）の作製及び保存MCB浮遊培養開始から３６日目ないし４６日目の間に，徐々に培地容量498を増加させながら培養し，培地容量がスケール，細胞の生存率l％，細胞密度が×細胞   となった段階で，細胞を遠心分離し510/ml1mlて集め，凍結保存用培地に再懸濁した。これを凍結用バイアルにずつ２００本に分け，緩やかに℃で凍結した。この凍結バイアル-70，，。を液体窒素中に移し昭和６０年１２月４日   として保存したMCBｅマスター・ワーキング・セル・バンク（）の調製及び保存MWCB凍結の１バイアルを解凍し，新鮮な生産用培地に懸濁した。MCB当初の浮遊培養開始（昭和６０年１０月１８日）から５０日目ないしl６０日目に，徐々に培地容量を増加させながら培養し，培地容量が4スケール，細胞の生存率％，細胞密度が×   細胞となった985   10/ml段階で，細胞を遠心分離して集め，凍結保存用培地に再懸濁した。これを凍結用バイアルにずつ２００本に分け，緩やかに℃で凍1ml   -70結した。この凍結バイアルを液体窒素中に移し，として保存MWCBした（昭和６０年１２月１８日に調製を終えて保存した。。）()社から被告への   及びの移転エGI   MCBMWCBGICHO社は，昭和６１年２月ころ，上記()ｄ及びｅで作製したウαの及び   のうち各６０バイアルを，被告に送付DN2-33MCB   MWCBした（乙１６。）
()培養工程オ
--117
のバイアル中の細胞を解凍し，これを培養してを製造すMWCBEPOる工程（培養工程）においては，生産用培地を用い，バッチ・リフィード法により，細胞をまずスピナーフラスコ中で順次スケールアップしながら培養し，昀終的に所定の大きさの培養タンクで連続培養を行う。なお，生産のための細胞の連続培養期間は，１２０日までとなってEPOおり，及びの細胞は，１２０日の連続培養期間中，その特MCB   MWCB性が安定していることが確認されている（乙８の３。）
()精製工程カ
４段階のカラムクロマトグラフィーによって，細胞由来，培養工程由来及び精製工程由来の不純物を分離除去し，を精製する（乙８のEPO３。）
()培養タンクを用いた   の精製キ1600EPOlGI被告は，昭和６１年１０月２７日から同年１１月６日にかけて，l社から受領した上記()ｄ及びｅの及び   を用いて，ウMCBMWCB   1600培養タンクにより浮遊攪拌培養を行った後，を精製した。精製さEPOれたの精製ロット番号は及び   であった乙EPOR6J03   R6K01R6K02，，（１８。）
()組換え   技術応用医薬品の製造のための指針第５章１に基づくクDNA
適合確認


被告は，厚生大臣に対し，昭和６２年２月１６日，組換え技術DNA応用医薬品の製造のための指針第５章１に基づき，遺伝子組換えヒト製剤の製造に利用される設備，装置及びその運営管理等が同指針EPOに適合していることの確認を求め，厚生省薬務局長は，被告に対し，同年４月９日，同指針に適合していることを確認した旨を通知した（乙１７，３７。）
()治験薬の製造ケ
--118
被告は，昭和６２年５月２０日から同月２５日にかけて，上記()でキ精製されたロット番号のを原体として，遺伝子組換えヒトR6J03   EPOEPOW7E01製剤の治験薬を製造した製造した治験薬のロット番号は。，であった（乙１９。）
イの製造G-CSF
()種細胞株   細胞株の樹立アCHO   657被告において行われた種細胞株細胞株の樹立に至る工程CHO   657は，次のとおりである（乙１０の３，１１，弁論の全趣旨。）
ａ挿入の調製G-CSF   cDNA
産生細胞株の培養ろ液によりヒトを精製し，G-CSF   CHU-2G-CSFCHU-2その部分アミノ酸配列を決定した次いでその情報をもとに。，   ，細胞から調製したライブラリーからをクローニcDNA   G-CSFcDNAcDNAG-CSFcDNAングした   このから発現ベクターに組み込む挿入。，を作製した。
ｂ発現ベクターの作製pV3DR1
プラスミドに上記断片を組み込み，さらに，pDKCR   G-CSFcDNAのを含む断片を組み込むことにより，発現ベクターdhfr   cDNADNAを作製した。pV3DR1
ｃ種細胞株細胞   株の樹立CHO657
，（）上記発現ベクターを   チャイニーズハムスター卵巣pV3DR1CHO細胞のジヒドロ葉酸還元酵素（）欠損株に導入して，同dhfr   DXB11細胞株を形質転換した。次いで，メトトレキセート（）濃度をMTX段階的に上げて，及びを遺伝子増幅させ，G-CSF   cDNAdhfr-cDNAその中から高い生産能を有する細胞をつ選択分離し，これG-CSF   1を増殖して種細胞株細胞株を得た（   」はこの時選択分CHO657657「離されたつの細胞に付した名称である。1   。）
--119
()及び   の確立イMCBMWCB
被告において行われた種細胞株細胞株の樹立後，   及びCHO657MCBの確立に至る工程は，次のとおりである（乙１１，１２。MWCB）
ａ細胞の浮遊培養への馴化
前記細胞株を，３４日間付着培養した後，   ％ウシ胎仔CHO65710血清を含む馴化用培地を用いて，３日ごとに当該培地の置換操作を行-80い，通算１８日間の浮遊培養の後に，昭和６１年１１月１０日，℃で凍結保存した。
ｂ凍結保存された細胞株の解凍及び培養657
凍結保存した上記ａの細胞株を，昭和６１年１１月１７CHO   657日，解凍し，径プレートで５日間付着培養した。9cm
ｃ細胞の浮遊培養への馴化
昭和６１年１１月２２日から６日間，％ウシ胎仔血清を含む馴10化用培地を用いて，スピナーフラスコで浮遊培養し，細胞が安100ml定的に浮遊培養できるように馴化した。
ｄ生産用培地への移行
昭和６１年１１月２８日，％ウシ胎仔血清を含む生産用培地を用1いた細胞の浮遊培養を開始し，同日から４７日間，培養液量を徐々に，。，上げながら昀終的に   スピナーフラスコで培養を行ったそして8l昭和６２年１月１４日，培養タンクに細胞を移植し，９日間の培40l養を行った。
細胞株の４７日間のスピナーフラスコでの培養経過は，CHO657別紙培養経過図２のとおりであり，同細胞株の９日間の培養657   40lタンクでの培養経過は，別紙培養経過図３のとおりである。ｅマスター・セル・バンク（）の作製及び保存MCB培養タンクでの９日間の培養の後，増殖が順調であることを確40l
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かめて，培養液（×   細胞，生存率％）を培養タンク3   5.310/ml   92.3l5から回収した。細胞を遠心分離して集め，凍結保存用培地に再懸濁し1ml1.710   /た。これを凍結用バイアルにずつ８７本に分け（×   細胞本，生存率％，   ℃で凍結した。この凍結バイアルを液体窒95.5-80）素中に移し，として保存した（の作製は，昭和６２年１月MCB   MCB２３日。）
ｆマスター・ワーキング・セル・バンク（）の調製及び保存MWCB上記凍結の３バイアルを作製の４日後（昭和６２年１月２７MCB），。，日に解凍し   スピナーフラスコで培養を開始した生存率は100ml解凍直後は％まで低下したが，継代を経て％以上が確保され，65   90培養開始から１６日目にスピナーフラスコ２本からの細胞培養87ll液を得た。細胞を細胞培養液から遠心分離して集め，凍結保存用培地1ml-80に再懸濁したこれを凍結用バイアルに   ずつ１００本に分け。，℃で凍結した。この凍結バイアルを液体窒素中に移し，としMWCBて保存した（作製は，昭和６２年２月１２日。MWCB   ）
()培養工程ウ
のバイアル中の細胞を解凍し，これを培養してを製造MWCBG-CSFする工程（培養工程）においては，生産用培地を用い，バッチ・リフィード法により，細胞をまずスピナーフラスコ中で順次スケールアップしながら培養し，昀終的に所定の大きさの培養タンクで連続培養を行う。なお，原液生産のための細胞の連続培養期間は１２０日までとG-CSFなっており，及びの細胞は，１２０日の連続培養期間中，MCB   MWCBその特性が安定していることが確認されている（乙１０の３。）
()精製工程エ
段階のカラムクロマトグラフィーによって，細胞由来，培養工程由来及び精製工程由来の不純物を分離除去し，を精製する（乙１０G-CSF--121
の３。）
()培養タンクを用いた   の精製オ1600G-CSFlａ被告は，昭和６２年４月１０日から同月２８日にかけて，上記()イｆのを用いて，培養タンクにより浮遊攪拌培養を行っMWCB   1600lた後，を精製した。精製されたの精製ロット番号は，G-CSF   G-CSF，，，   ，及びであった（乙R7D02   R7D03R7D04R7D05   R7D06R7D07６３。）


ｂ被告は，昭和６２年１０月２１日から同年１１月８日にかけて，上記()ｆのを用いて，   培養タンクにより浮遊攪拌培養をイMWCB1600l行った後，を精製した。精製されたの精製ロット番号G-CSF   G-CSFは，，，   ，，及び   であった（乙R7J01R7J02R7J03   R7K01R7K02R7K03２２。）
()組換え   技術応用医薬品の製造のための指針第５章１に基づくカDNA
適合確認
被告は，厚生大臣に対し，昭和６２年３月９日，組換え技術応DNA用医薬品の製造のための指針第５章１に基づき，遺伝子組換えヒト製剤の製造に利用される設備，装置及びその運営管理等が同指G-CSF針に適合していることの確認を求め，厚生省薬務局長は，被告に対し，同年６月５日，同指針に適合していることを確認した旨を通知した（乙２１，３９。）
()治験薬の製造キ
ａ被告は，昭和６２年９月８日から同月９日にかけて，上記()ａでオ精製されたロット番号のを原体として，遺伝子組換えR7D05   G-CSFヒト製剤の治験薬（第Ⅰ相試験用）を製造した。製造した治G-CSF験薬のロット番号は，であった（乙６４。T758I09   ）ｂ被告は，昭和６３年３月２２日から同月２４日にかけて，上記()オ
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ｂで精製されたロット番号のを原体として，遺伝子組R7J01   G-CSF換えヒト製剤の治験薬（第Ⅱ相試験用）を製造した。製造しG-CSFた治験薬のロット番号は，であった（乙２３，２４。T874C24   ）
ウ臨床試験
()薬事法の規制ア
医薬品を製造するためには，目的物について，品目ごとに，薬事法１４条１項の厚生大臣の承認を受けなければならないものとされている。そして，同項の承認を受けようとする者は，申請書に臨床試験の試験成績に関する資料等を添付して申請しなければならないものとされている（同条３項。）
()遺伝子組換えヒト   製剤の臨床試験イEPOａ被告は，厚生大臣に対し，昭和６１年１１月２１日，健常人による安全性及び生体内動態の確認を目的とする遺伝子組換えヒト製EPO剤の臨床試験（第Ⅰ相試験）についての第１回治験計画届書を提出した。同治験計画届書において，治験の実施期間は，同年１２月から昭和６２年２月までとされていた（乙３６の１。）
ｂ被告は，厚生大臣に対し，昭和６２年４月２２日，腎性貧血患者に対する有効性及び安全性について評価・検討することを目的とする遺伝子組換えヒト製剤の臨床試験（第Ⅱ相試験）についての第４EPO回治験計画届書を提出した。同治験計画届書において，治験の実施期間は，同年５月から昭和６３年１０月までとされていた（乙３６の２。）
ｃ被告は，昭和６２年１０月２０日，恩賜財団済生会川内病院のＰ１１に対し，遺伝子組換えヒト製剤のロット番号の治験薬EPO   W7E01を交付した（乙２０。）
ｄ被告は，厚生大臣に対し，昭和６３年２月２９日，腎性貧血に対す
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る有効性，安全性及び有用性についてメピチオスタンを対照薬として二重盲検比較試験法により検討することを目的とする遺伝子組換えヒト製剤の臨床試験（第Ⅲ相試験）についての第１２回治験計画EPO届書を提出した。同治験計画届書において，治験の実施期間は，同年３月から同年１０月までとされていた（乙３６の３。）()遺伝子組換えヒト   製剤の臨床試験ウG-CSFａ被告は，厚生大臣に対し，昭和６２年９月２４日，健常人での安全G-CSF性耐容性及び薬物動態の検討を目的とする遺伝子組換えヒト，製剤の臨床試験（第Ⅰ相試験）についての第１回治験計画届書を提出した。同治験計画届書において，治験の実施期間は，同年１０月から同年１２月までとされていた（乙４０の１。）
ｂ被告は，厚生大臣に対し，昭和６３年２月２日，非骨髄性腫瘍（悪性リンパ腫）患者での臨床的有効性，安全性及び有用性の検討を目的とする遺伝子組換えヒト製剤の臨床試験（第Ⅱ相試験）につG-CSFいての第２回治験計画届書を提出した。同治験計画届書において，治験の実施期間は，同月から昭和６４年３月までとされていた（乙４０の２。）
ｃ被告は，昭和６３年５月２７日，大阪府立羽曳野病院のＰ１２に対し，遺伝子組換えヒト製剤のロット番号の治験薬をG-CSF   T874C24交付した（乙２４。）
ｄ被告は，厚生大臣に対し，昭和６３年１０月３１日，二重盲検比較試験による臨床的有効性，安全性及び有用性を客観的に評価，検討することを目的とする遺伝子組換えヒト製剤の臨床試験（第ⅢG-CSF相試験）についての第１２回治験計画届書を提出した。同治験計画届書において，治験の実施期間は，同年１１月から昭和６４年１２月までとされていた（乙４０の３。）
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エ製造設備
()培養施設棟の改修及び   培養タンクの導入ア1600l被告は，昭和６０年２月ころ，浮間工場の東流Ｂ製品倉庫跡を改修することにより，組換え細胞の培養施設を収容する計画の具体化をDNA進めていた。同計画は，総工費予算約９億円で，培養設備は，技術移管を円滑に行うため，培養タンクの規模・仕様を，社の設備と同一のGIもの（タンク２基，タンク２基及び   タンク１基）とされ401601600ll   lた。同計画に基づく工事（生産技術研究所生物棟工事）は，同年４月２２日から同年９月３０日にかけて行われた（乙２５，２６。）及びの製造のためのＢ棟製造設備の培養タンクのEPO   G-CSF1600l使用は，については昭和６１年６月に，については昭和６EPO   G-CSF２年４月に，それぞれ開始された（甲１１，乙２７。）上記ア()のの精製及び上記イ(   )のの精製は，上記キオEPOG-CSF培養タンクを用いて行われたものである（乙２７。1600l）()培養施設の新規建設及び   培養タンクの導入イ2500lａ被告は，治験薬供給のリスク分散と，発売時の原体生産への対応のため，浮間西工場内に新たな生産棟を建設する計画を立案し，昭和６２年７月２７日の取締役会において，同計画は承認された。同計画の概要は，次のとおりであった（乙３２。）


5300⒜生産棟として浮間工場内に   ＲＣ造４階建て延べ床面積約，，，㎡の建物を建設する。
⒝培養タンクは，を基準とし，培養・精製各４系列を設置す2000lる。
⒞建設は「第Ⅰ期   「発売時」及び「第Ⅱ期」の３段階に分，」，EPOける。
⒟各建設段階における生産能力は，次のとおりとする。
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①第Ⅰ期培養２系列，精製１系列とし，生産量は，   及びEPOの合計で年間～とする。G-CSF   60g75gEPOEPO②発売時   培養２系列，精製２系列とし，生産量は，及びの合計で年間～   とする。G-CSF120g150g③第Ⅱ期培養４系列，精製４系列とし，生産量は，   及びEPOの合計で年間～とする。G-CSF   240g300g⒠着工は，昭和６２年１２月，設備の据え付け開始は昭和６３年１，，。１月試運転の開始は昭和６４年１月   稼働開始は同年５月とする⒡第Ⅱ期工事は，建物の内装，設備工事を含めて遺伝子組換えヒト製剤の発売から１ないし２年後に実施する。EPO
⒢概算費用は，第Ⅰ期が２８億８０００万円，発売時に５億EPO７０００万円とする。
ｂ被告は，日建設計に対し，昭和６２年５月，上記ａの計画に基づく生産棟新築工事の設計及び設計監理を依頼した。日建設計は，昭和６２年７月１日，同工事の設計を開始し，昭和６３年１月３０日，同設計を完了した（乙３３。）
ｃ被告は，上記ａの計画のためのタンパク質精製設備及び純水装置等について，栗田工業に見積りを依頼し，同社は，被告に対し，昭和６２年１１月５日付けで作成した見積書を交付した（乙３５の３。）ｄ被告は，上記ａの計画のための蒸留水製造装置について，岩谷産業に見積りを依頼し，同社は，被告に対し，昭和６２年１１月２５日付けで作成した見積書を交付した（乙３５の２。）
ｅ被告は，上記ａの計画のための各種タンク類及びピュアスチーム発，，，生機等の培養付帯設備について岩井機械に見積りを依頼し   同社は被告に対し，昭和６２年１１月３０日付けで作成した見積書を交付した（乙３５の１。）
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ｆ上記ａの計画における培養タンクの容量は，昀終的にと決定2500lされ，被告は，社との間で，昭和６３年７月３１日，培養タGI   2500lンクを購入する契約を締結した（乙３４。）
ｇ生産棟の建物の建築は，鹿島建設が請け負い，昭和６３年５月１日に着工し，平成元年８月３０日に竣工・完成した（乙３３。）
オ薬事法１４条１項の承認
()被告は，厚生大臣に対し，昭和６３年１２月２７日，被告方法１をア使用して得た遺伝子組換えヒト製剤の製造についての薬事法１４EPO条１項の承認の申請をし，厚生大臣は，被告に対し，平成２年１月２３日，上記遺伝子組換えヒト製剤の製造についての同項の承認をしEPOた（甲４，乙８の１，３８。）
()被告は，厚生大臣に対し，平成元年１２月２７日，被告方法２を使イ用して得た遺伝子組換えヒト製剤の製造についての薬事法１４G-CSF条１項の承認の申請をし，厚生大臣は，被告に対し，平成３年１０月４日，上記遺伝子組換えヒト製剤の製造についての同項の承認をG-CSFした（甲５，乙１０の１，４２。）
カ現在までの，被告による遺伝子組換えヒト製剤及び遺伝子組換えEPO
ヒト製剤の製造G-CSF
被告は，現在まで，遺伝子組換えヒト製剤及び遺伝子組換えヒトEPO，，G-CSF製剤の製造を前記ア(   )及び()並びにイ()及び(   )のとおりオカウエ及びのバイアル中の細胞を解凍して培養し，精製した上で行EPOG-CSFっている（乙１。）
⑵上記認定事実に対する原告の反論
ア原告は，上記⑴イ()ｂ及びｃにおいて認定した，   の製造のためアG-CSFの種細胞株細胞株の樹立に用いた発現ベクターについて，昭和CHO   657－６２年２月１６日付けの製造確認申請書乙２１   にはG-CSFCHOdhfr（）   ，
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細胞を形質転換するベクターとしてが記載されているから，昭pV2DR1和６２年２月ころに作製されたは，ベクターを用いて形質MCB   pV2DR1転換された細胞に基づくものであり，その後被告の製品の製造に用いられた発現ベクターである「」とは異なる旨主張する。pV3DR1そこで検討するに，証拠（乙６２の１ないし３）によれば，次の事実が認められる。
()ベクターの作製は，東京大学医科学研究所と被告との共同研究によアり行われた。
()の由来イG-CSF   cDNA
産生細胞のメッセンジャー（   ）から，相補G-CSFCHU-2RNA   mRNA的（）ライブラリーを作製し，いくつかの   プローブをDNAcDNADNA用いてハイブリダイゼーション法によりスクリーニングした結果，６個の陽性のプラーク（λ～λ）が得られた。得られた６個のプラV-1   V-6ークの中で天然型を充分にコードする長さを有する   λ，（G-CSFcDNA及びλ）が選択された。λ及びλ   は，①各プラークのV-2V-3V-2   V-3が用いたプローブと強くハイブリダイズすること，②各cDNADNAのサイズの比較，③制限酵素地図による検討等により，をcDNAG-CSFコードする同一のであると判断された。cDNA
()種細胞株   細胞株の作製ウCHO   657λ及びλのプラーク由来の   から，それぞれベクターV-2V-3cDNA()及び(   )が作製された。これらのベクターは，同一のpHGV2HpHGV3   H断片が組み込まれていると判断されてきたことから，全く同一のcDNAプラスミドと考えられていた。
()ベクターの移管エ
昭和６１年１月，()と称するベクターが，東京大学医科学研pHGV2   H究所の長田重一助手から被告に移管された。
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()被告は，上記(   )で移管された()と称するベクターを用いオエ   pHGV2Hて，細胞用発現ベクター「」を作製し，このベクターを用CHO   pV2DR1いて，生産細胞株細胞   株を樹立した。rG-CSFCHO657()被告が，平成元年，   及びの各ロットの及び発現カ   MCBMWCBDNAベクターについて塩基配列分析を行ったところ，組み込まれていた断片は，すべて，当初推定していたものとはわずかな違いG-CSFcDNAがあることが判明した。


すなわち，上記()で移管されたベクターは，(   )であり，しエpHGV3Hたがって，調製した発現ベクターは，と称することがpV2DR1   pV3DR1妥当であると判断された。
()被告は，厚生大臣に対し，平成元年１２月２６日，組換え   技キDNA術応用医薬品等の製造のための指針第４章７に基づき，上記()の事情カを報告し，平成２年２月１６日，その旨を中央薬事審議会バイオテクノロジー特別部会に報告した。
上記()ないし()認定の各事実によれば，昭和６２年２月１６日付けアキ（）「」の   製造確認申請書乙２１に記載されたベクターの名称G-CSF   pV2DR1pV3DR1MCBは「   」の誤記であり，上記⑴イ()ｅ及びｆで作製された，イ及びは，ベクターを用いて形質転換された細胞に基づくMWCB   pV3DR1ものであることが認められるから，原告の上記主張は，採用することができない。
イ原告は，ベクターの名称の変更に係る書類は，誤記の訂正の名目により名称の変更を行ったことを示すにすぎず，その変更が誤記の訂正であったのかどうかは，これらの書類からは不明であると主張する。しかし，ベクターの名称の変更に係る書類（乙６２の１及び２）は，本件訴訟とは無関係に作成され，厚生大臣に提出された書類であり，原告が主張するように，現実には及びの２種類のベクターがpV2DR1   pV3DR1
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存在したにもかかわらず，あえてその旨を秘匿し，当初からベクターの名称が不適切であったとの虚偽の報告をしたと解すべき合理的理由はない。したがって，原告の上記主張は，採用することができない。ウまた，原告は，被告公報（特公平６－５７１５６。甲９）及び被告による公開特許公報（特開平５－３０１８９９。甲７５）に，が使用pV2DR1された旨の記載があることを指摘する。
しかし，上記被告公報は，上記ア()の事情が判明する前である昭和６カ３年の特許出願（原出願は，昭和６１年）に係る特許公報である。また，上記公開特許公報は，上記ア()の事情が判明した後の特許出願カに係る公開特許公報であるが，同公報には「ヒト遺伝子を含むプ，   G-CSFラスミド（特公平１－５３９５に記載されるもの。とほぼpV2DR1   prIL-6同じ構造（００２３   ）との記載があり，証拠（乙７７，７８）によ）」【】れば，上記「特公平１－５３９５」は「特公平２－５３９５」の誤りで，あることが認められるから，上記公開特許公報に「」との記載がpV2DR1されたのは，上記ア()の事情が判明する前である昭和６１年の特許出願カに係る特許公報（特公平２－５３９５。乙７８）を引用したことによって生じた誤記であると認められる。
したがって，上記被告公報及び公開特許公報の記載は，昭和６２年２月１６日付けの製造確認申請書（乙２１）に記載されたベクターのG-CSF名称が誤りであった旨の上記認定を左右するものではない。
⑶先使用による通常実施権の成否
以上の認定事実に基づいて，被告が，被告方法について先使用による通常実施権を有するといえるか否かについて検討する。
ア発明の完成
上記⑴認定の各事実によれば，被告は，遅くとも昭和６１年１１月６日，，には被告方法１を使用してを精製していたことが認められるからEPO
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遅くとも同日には，既に被告方法１に係る発明を完成していたものと認められる。また，被告は，遅くとも昭和６２年４月２８日には，被告方法２を使用してを精製していたことが認められるから，遅くとも同日G-CSFには，既に被告方法２に係る発明を完成していたものと認められる。
イ事業の準備
()特許法７９条にいう発明の実施である「事業の準備」とは，特許出ア願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が，その発明につき，未だ事業の実施の段階には至らないものの，即時実施の意図を有しており，かつ，その即時実施の意図が客観的に認識される態様，程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である（昀高裁昭和６１年()第４５４号同年１オ０月３日第二小法廷判決・民集４０巻６号１０６８頁参照。）上記⑴認定の各事実によれば，被告は，遅くとも昭和６１年１１月６EPO日には，被告方法１に係る発明を完成させ，当該発明を実施してを精製した上，同月２１日には，厚生大臣に対し，被告方法１に係る発明を使用して得られたから製造した治験薬を使用して臨床試験第EPO   （Ⅰ相試験）を行う旨の治験計画届書を提出し，昭和６２年２月１６日には，厚生大臣に対し，組換え技術応用医薬品の製造のための指針DNA第５章１に基づき，被告方法１の使用のための設備等が同指針に適合していることの確認を求めたものである。また，被告は，同年３月９日には，同指針第５章１に基づき，被告方法２の使用のための設備等が同指針に適合していることの確認を求め，遅くとも同年４月２８日には，被告方法２に係る発明を完成させ，当該発明を実施してを精製しG-CSFた上，同年９月２４日には，厚生大臣に対し，被告方法２に係る発明を使用して得られたから製造した治験薬を使用して臨床試験（第G-CSFⅠ相試験）を行う旨の治験計画届書を提出したものである。さらに，被
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告は，昭和６０年９月３０日には，培養タンクを備えた培養設備1600lを完成させ，昭和６１年６月には，その培養設備を稼働させて被告方法１に係る発明を実施し，昭和６２年４月には，その培養設備を稼働させて被告方法２に係る発明を実施し，同年５月には，を基準とした2000l規模の培養タンクを備えた製造設備を建設する計画に基づく工事の設計及び設計監理を日建設計に依頼し，同年７月２７日には，同計画を取締役会で承認し，遅くとも同年１１月には，同計画のための各種設備について，岩井機械等に見積りを依頼したものである。