イ　原告は，甲第１０号証は甲第９号証のデータを別の視点から評価したもので，これによれば，Δｒが±０．１５より小さい場合，標準偏差は０．０９８となっているが，Δｒが±０．１５より大きくなると，標準偏差は０．３以上となり，Δｒ＝±０．１５を境界として，標準偏差に３倍の開きが生じていることが分かり，そして，このことは，Δｒが±０．１５以下ではイヤリング率のばらつきが小さく，再現性のよい加工仕上がりを期待することができるのに対し，Δｒが±０．１５以上ではばらつきが大きくなるため，再現性のよい加工仕上がりを期待することはできないという顕著な効果を主張する。
しかしながら，アで説示したのと同じく，上記データが訂正明細書の記載に裏付けられたものであるかの検討は，ひとまずおくとして，甲第１０号証から原告主張どおり顕著な効果がいえるとしても，甲第１７号証の訂正明細書（平成１２年９月２２日付け）には，次の記載がみられる。
「【００４６】
【発明の効果】
以上の説明より明らかなように，本発明によれば，冷延鋼板の両面にニッケルメッキを施したニッケルメッキ鋼板を，ＤＩ絞り加工で上端開口の円筒形状の電池用缶とするものにおいて，缶周壁内面となる面に，ＤＩ絞り時に表面に発生した多数の割れを有する硬質メッキ層を備えているため，缶中空部に充填する充填材との接触面積が増大し，接触抵抗が低下して，電池特性を向上させることが出来る。また，ＤＩ絞り加工で電池用缶を形成するため，周壁の厚さを従来の順送りプレス方法による場合と比較して１／２以下にすることができ，この周壁の薄肉分だけ中空部の容積を増大させることが出来る。よって，中空部に充填する充填材を増量して電池のパワーアップを図ることが出来る。
【００４７】
また，この電池用缶の形成材料では，その長さ方向，長さ方向と直交する横方向及び斜め方向のランクフォード値の差を±０．１５以下として，伸び率を一定としているため，電池用缶とするためにＤＩ絞り加工する際，開口端縁にイヤリングが発生するのを防止でき，材料の歩停まりを良くして，コストダウンを図ることが出来るとともに，金型の耐久性を向上することが出来る。
【００４８】
さらに，上記缶形成材料の缶周壁内面となる面に硬質メッキ層を設けているため，絞り加工時に引き延ばし加工される際，硬質メッキ層に縦，横，斜め方向等のランダム方向の割れ(言わば，楔模様の割れ)が発生し，この割れにより缶周壁内面の表面積が増大し，上記充填材との接触抵抗が低下して電池特性を飛躍的に向上させることが出来る。
【００４９】
さらに，上記缶形成材料の缶周壁の最外面となる面に光沢メッキ層を設けると，あるいは調質圧延の圧下条件により光沢を与えると電池用缶の外観が良好となる。また，冷延鋼板の両面に薄肉にＦe－Ｎi拡散層を成形した場合には，さらに，耐食性，電池特性の点で優れたものとすることが出来る。」（１４頁下から２行～１５頁下から４行）
以上によれば，Δｒを±０．１５以下とすることにより，イヤリングが発生するのを防止することができ，材料の歩どまりを良くして，コストダウンを図ることができるとともに，金型の耐久性を向上することができることが記載されているものの，イヤリング率のばらつきが小さくなることや，再現性のよい加工仕上がりが期待できるという効果については記載がなく，原告の主張は，訂正明細書の記載に基づくものでないのであるから，本件決定が上記効果を看過した違法があるということはできない。
(5)　なお，原告は，準備書面（第３回）において，主張を整理ないし補正した。これにより，前記第３に摘示した主張以外は実質的に撤回されたものと解される。ちなみに，撤回されたものと解される主張は，本件決定が，相違点ａの構成を有することが当業者にとって容易に想到し得ることかどうかについて，まず，イヤリングの発生を防止するための指標としてΔｒを採用することが当業者にとって容易かどうかを判断し，そのことが容易であるとされた場合に，Δｒの限界値を±０．１５とすることが容易かどうかを判断するという順序で検討しており，その過程においても，引用された刊行物記載の発明から直ちにΔｒの値を導くなどのことはしていないものと解されるのであるから，いずれも取消事由としては採用し得るものではない。また，原告の主張中には，本件決定の補足的説示部分（決定書７頁１６行ないし８頁３０行）に対する非難をするものもあるが，いずれも決定の結論を覆すに足りるものとは認められない。
(6)　以上，いずれにしても，取消事由１は理由がない。２　取消事由２（訂正発明４に関する判断の誤り）について訂正発明４は，前記のとおりであり，訂正発明２が電池用缶の発明であるのに対し，訂正発明は，訂正発明２の電池用缶の形成材料に関するものである。そして，原告の主張及び被告の反論は，前記のとおり，取消事由１のものがそのまま当てはまるものである。
そこで，前記１に判示した取消事由１に対する当裁判所の判断に照らせば，原告による取消事由２の主張は，理由がないことが明らかである。３　取消事由３（本件発明２，４に関する判断の誤り）について本件発明２は，前記のとおりであり，訂正発明２で「ニッケルメッキ」となっている部分が，本件発明２では「メッキ」となっているほかは，構成が一致している。また，本件発明４は，前記のとおりであり，訂正発明４で「ニッケルメッキ」となっている部分が，本件発明４では「メッキ」となっているほかは，構成が一致している。
このような関係から，原告，被告の主張も前記のとおり，取消事由１，２と実質的に同旨のものとなっている。
当裁判所の判断としても，前記１の取消事由１の部分で説示したところに照らせば，本件発明２，４について，当業者が容易に発明をすることができたとする本件決定の認定判断は是認し得るものであって，原告による取消事由３の主張は，理由がないことが明らかである。


４　取消事由４（本件発明６に関する判断の誤り）について原告は，本件決定が，相違点ｄに係る本件発明６の構成を採用することに，特に困難性があるものではなく，本件発明６は，刊行物１，３，４に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとした判断は誤りであると主張する。そして，刊行物４は，スチールＤＩ缶に関するものであり，その図４は，ブリキ材のｒ値と限界絞り比の関係を示したものであって，ブリキ材は，鉄に錫メッキを施したもので，錫の伸び率は９５％であり，融点が低いためにＤＩ絞り加工時に流体化して潤滑剤の役割を果たし，ブリキは伸びも大きくプレス成形性が良いが，電池缶としては用いることはできないとし，電池缶形成材料を対象とする本件発明６には図４は何らの示唆も与えないと主張するので，以下，検討する。(1)　前記のとおり，本件発明６は，「上記メッキ鋼板の縦方向，横方向，及び斜め方向の各ランクフォード値（幅方向の変形度／板厚方向の変形度）の平均が１．２以上である請求項３乃至請求項５のいずれか１項に記載の電池用缶の形成材料。」（甲第２号証の【請求項６】）と特定される。そして，ここで引用されている請求項４は，「冷延鋼板の両面にメッキを施したメッキ鋼板からなり，ＤＩ絞り加工で電池用缶を形成するために用いられるもので，上記メッキ鋼板の縦方向，横方向，及び斜め方向のランクフォード値（幅方向の変形度／板厚方向の変形度）の差を±０．１５以下に設定し，その長さ方向，長さ方向と直交する横方向及び斜め方向の伸び率がほぼ一定に設定していることを特徴とする電池用缶の形成材料。」（甲第２号証の【請求項４】）と特定される。
そして，前記１の(1)，イで判示した(ア)（甲第４号証３９６頁１～４行）によると，平均ｒ値（）とは以下の式で表されるものであることが認められる。さらに，「日本工業規格，ＪＩＳ，Ｚ２２５４－１９９６」（甲第７号証の７）には，以下の記載がある。
「２．用語の定義・・・。
（２）塑性ひずみ比　板状引張試験片に単軸引張応力を加えることによって生じた，試験片の幅方向真ひずみと厚さ方向真ひずみとの比。ｒ値又はランクフォード値ともいい，式（１）によって定義する。
ｒ＝   ・・・（１）
ここに，εｗ：幅方向の真ひずみ
εｔ：厚さ方向の真ひずみ
・・・
（３）平均塑性ひずみ比　試験片を板面の圧延方向に対し平行，４５°及び９０°の各方向から採取し測定した塑性ひずみ比を用いて，式（３）によって求めた加重平均値。
ここに，ｒ０：試験片を板面の圧延方向に対し平行に採取し測定した塑
性ひずみ比
ｒ４５：試験片を板面の圧延方向に対し４５°方向に採取し測
定した塑性ひずみ比
ｒ９０：試験片を板面の圧延方向に対し９０°方向に採取し測定した塑性ひずみ比」（１頁下から９行～２頁１１行）この記載によれば，平均塑性ひずみ比，すなわち，平均ランクフォード値の定義は，１９９６年に日本工業規格として制定され，同年までには，規格となるほどに成熟した技術的理解であったことがうかがえること，また，上記の１(1)イ(ア)によるの定義，すなわち，本件出願前におけるものと，上記制定されたの定義とが一致していると認められることから，ランクフォード値の平均については，以下の式で定義されるが，本件出願当時に技術常識にあったものと認められる。そして，本件明細書には，本件発明６を特定する「縦方向，横方向，及び斜め方向の各ランクフォード値（幅方向の変形度／板厚方向の変形度）の平均」の定義について具体的に説明がないものの，上記技術常識からして，上記「縦方向，横方向，及び斜め方向の各ランクフォード値（幅方向の変形度／板厚方向の変形度）の平均」とは，上記のｒを意味しているものと認められる。さらに，本件明細書には，甲第２号証によると，以下の記載が認められる。「【０００８】・・・，イヤリング発生防止のためには，長さ方向，横方向，斜め方向のランクホード値の差が±０.１５以下が望ましく，±０.１５以上になるとイヤリングが発生しやすい。また。上記各ランクホード値が平均１.２以上とすることが好ましい。しかしながら，平均ランクホード値を上記１．２以上とするとともに長さ方向，横方向，斜め方向のランクホード値の差を±０．１５以下とすることは極めて困難で，従来は達成されていなかった。」（２頁４欄４７行～３頁５欄６行）
「【００２１】
【作用】・・・。
【００２２】・・・，長さ方向，横方向及び斜め方向のランクフォード値の差を±０．１５以下として伸び率をほぼ一定としていること，各ランクフォード値を平均１．２以上としているため，絞り性が良く，開口端縁にイヤリングが発生するのを防止出来る。」（４頁７欄４～１７行）
これらの記載によると，本件発明６は，を１．２以上とすることにより，絞り性が良く開口端縁にイヤリングが発生するのを防止できるという作用を奏すること，及びΔｒを±０．１５以下とするとともに，を１．２以上とすることは極めて困難であり，このことを達成し得たことに技術的意義を持つものとして記載されていることがうかがえる。


(2)　前記１(1)で説示したように，刊行物１には刊行物１発明，すなわち，「冷延鋼板の内外両面にニッケルメッキを施したニッケルメッキ鋼板を，ＤＩ絞り加工で形成した一端開口の筒形状の電池用缶」が記載されていることが認められる。そして，前記１で説示したように，刊行物１発明におけるニッケルメッキ鋼板としてΔｒを±０．１５以下のものを採用することも容易になし得るものである。しかしながら，刊行物１発明におけるニッケルメッキ鋼板としてΔｒを±０．１５以下のものであって，さらに，を１．２以上とすることが容易になし得るとの根拠を刊行物１，３，４の記載に見いだすことはできず，本件決定の「本件発明６は，刊行物１，３，４に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。」との判断は誤りであるといわざるを得ない。(3)　被告は，原告が主張するように，ブリキ材（錫メッキ鋼板）は，本件発明６のメッキ鋼板に含まれないとしても，ブリキ材でも他のメッキ鋼板でも，イヤリングの発生はベースとなる鋼板の特性に大きく依存するものであるから，ブリキ材のＤＩ絞り加工において認識されているランクフォード値（ｒ値）の影響が，他のメッキ鋼板の場合にも当てはまることは当然予想し得ることであって，電池缶形成材料を対象とする本件発明６には図４は何らの示唆も与えないとする原告の主張は失当であると主張する。そして，本件決定においては，「スチールＤＩ用素材もカッピングでのカップ破断を避けるためには，L.D.R.＝２．０以上を具備する必要があることが記載され，図４には，L.D.R.＝２．０以上で，ｒ値が１．２以上であることが示されている。」（決定書１３頁３５～３８行）とされている。要するに，被告は，刊行物４（甲第５号証）の図４の記載からを１．２以上とすることが容易になし得ると主張するものである。
しかし，以下のとおり，被告のこの主張は，採用することができない。すなわち，甲第５号証によると，刊行物４には以下の記載が認められる。「スチールＤＩ缶用素材の多くは板厚０．３３ｍｍ前後の調質度Ｔ－１ブリキ材が使用されている。」（４６頁左欄５～６行）
「スチールＤＩ缶用素材の絞り性については，カップ成形の際に限界絞り比（L.D.R.）が高いことと，耳の発生が少ないことが要件となり，塑性ひずみ（ｒ値）あるいは面内異方性（Δｒ値）に対して考慮が必要である。図４はブリキ材のｒ値と限界絞り比の関係を示したものであるが，ブリキ材においてもｒ値の絞り性に与える影響は大きく，特に鋼種によって著しく絞り性が異なることが示されている。通常，製造されているブリキ材の中にあっては，ｒ値の高い調質度Ｔ－１クラスでL.D.R.＝２．３，Ｔ－４クラスでｒ値の低いもので１．７程度の絞り性能を示すようである。スチールＤＩ用素材もカッピングでのカップ破断などを避けるためには，L.D.R.＝２．０以上を具備する必要がある。また，ｒ値によって容器の缶径精度と端部の耳発生に多大な影響を与えることは周知のことである。」（４６頁左欄下から３行～右欄１５行及び同頁の図４）
これらの記載によると，ブリキ材をＤＩ絞り加工する際にはL.D.R.を２．０以上とする必要があること，また，図４を参照するとｒ値が大きいほどL.D.R.も大きいことがうかがえる。そして，前記(1)で説示したことから明らかなようにｒ値には，代表的には，試験片を板面の圧延方向に対して平行に採取し測定したｒ０゜，同じく圧延方向に対して４５゜に採取し測定したｒ４５°，同じく９０゜に採取し測定したｒ９０°があって，「ｒ値」という表現では，その技術的意味を厳密には表現し得ないこと，また，「材料とプロセス，Ｖｏｌ．２，ＮＯ．５，平成元年９月１日，社団法人日本鉄鋼協会発行」（甲第７号証の３）には「亜鉛めっき鋼板のＬＤＲはｒ値だけでは整理できない。めっき層が地鉄を拘束することによりｒ値が低下するが，冷薄並の深絞り性を示すめっき鋼板（ＧＡ，ＥＬ，Ｅめっき材）もある（Fig１）。」（２１～２２行）の記載及び同頁にFig１図の掲載があり，これらによると，本件出願前に，L.D.Rとの関係を示すｒ値としてを採用していることから，上記図４に示されたｒ値はと理解することができ，結局，刊行物４には値が大きいほどL.D.R.も大きいことが示唆されているといえる。そして，図４には具体的に，L.D.R.が２．０以上のものとして，具体的なブリキ材の存在することが認められるものの，このもののΔｒが±０．１５以下のものであるとする理由は見当たらない。しかも，上記図４に係る知見はブリキ材についてのものであり，この知見に関わりなく，冷延鋼板の内外両面にニッケルメッキを施したニッケルメッキ鋼板において，が１．２以上であって，しかもΔｒが±０．１５以下のものは刊行物４に記載がないのは明らかである。刊行物４の記載に基づいて，刊行物１発明における，冷延鋼板の内外両面にニッケルメッキを施したニッケルメッキ鋼板として，が１．２以上のものを採用することが容易になし得るとはいい難い。(4)　以上によれば，本件決定が，本件発明６について，刊行物１，３，４に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとした認定判断には誤りがあり，違法としてこの部分の取消を免れない。５　取消事由５（本件発明７に関する判断の誤り）について原告は，本件決定が「光沢メッキは刊行物７に記載されているように適宜採用できるものであること，及び電池の外観を向上するためには外観が優れる光沢メッキを缶周壁外面となる面に備える必要があることは当業者にとって周知のことであるから，本件発明７の「メッキ鋼板の絞り加工で缶周壁外面となる面に，光沢メッキ層を備えている」ことは，当業者が適宜なし得ることである。」との判断が誤りであると主張するので，以下に検討する。


(1)　前記のとおり，本件発明７は，「上記メッキ鋼板の絞り加工で缶周壁外面となる面に，光沢メッキ層を備えている請求項３乃至請求項６いずれか１項に記載の電池用缶の形成材料。」（甲第２号証の【請求項７】）と特定される。そして，引用されている請求項４は，「冷延鋼板の両面にメッキを施したメッキ鋼板からなり，ＤＩ絞り加工で電池用缶を形成するために用いられるもので，上記メッキ鋼板の縦方向，横方向，及び斜め方向のランクフォード値（幅方向の変形度／板厚方向の変形度）の差を±０．１５以下に設定し，その長さ方向，長さ方向と直交する横方向及び斜め方向の伸び率がほぼ一定に設定していることを特徴とする電池用缶の形成材料。」（甲第２号証の【請求項４】）と特定される。そして，甲第６号証によると，刊行物７には以下の記載が認められる。
「２．特許請求の範囲
（１）鋼板の表裏面にNi拡散層を有し，一方の面のNi拡散層がNi換算で2～
10g/m
2，他方の面のNi拡散層がNi換算で2g/m
2未満であることを特徴とするNi拡散処
理鋼板。
（２）請求項（１）のNi拡散処理鋼板の表裏面のNi拡散層上にNiメッキ層を有してなることを特徴とするNiメッキ鋼板。」（１頁左下欄５～１２行）「本発明は，深絞り加工を施す大半の各種家電部品，例えば乾電池内装缶のようにプレス加工性が厳しく要求され，かつプレス加工後製品の内面又は外面のいずれか一方に優れた耐食性が要求されるような用途において，最適なNiメッキ鋼板及びその製造方法，ならびに上記Niメッキ鋼板の素材となるNi拡散処理鋼板に関するものである。」（１頁右下欄１～８行）
「本発明法は，鋼板表裏面にそれぞれ2～10g/m
2，2g/m
2未満のNiメッキを施し
た後，加熱してメッキしたNiを鋼中に拡散浸透させNiメッキ層を消失させたNi拡散層を形成した後，再度Niメッキを行うものである。
Niメッキ層を消失させたNi拡散層の形成は，厚Niメッキ層のNiが実質的に鋼中に拡散浸透する加熱処理条件を採用することにより，薄Niメッキ層のNiが実質的に鋼中に拡散浸透して行われる。また鋼板として未焼鈍鋼板を用いる場合，焼鈍と上記加熱拡散処理を同時に行うことができる。
このようにNi拡散層を得るためのNiメッキ工程と，Ni拡散層上のNiメッキ層を得るためのNiメッキ工程を別々に分けることにより，鋼板表裏に異なるNi拡散量のNi拡散層を極めて容易に形成可能であり，またNi拡散層とNiメッキ層を別々に形成するため，Niメッキ層は光沢Niメッキ，黒色Niメッキ等その用途によって適宜選択できるようになり，応用範囲も拡大する。」（３頁左上欄１３行～右上欄１３行）
(2)　以上の記載によると，鋼板の表裏面にNi拡散層を有し，一方の面のNi拡散層
がNi換算で2～10g/m
2，他方の面のNi拡散層がNi換算で2g/m
2未満であるNi拡散処理鋼
板において，その表裏面のNi拡散層上にNiメッキ層を有するNiメッキ鋼板（以下，「刊行物７鋼板」という。）が特許を受けようとする発明として記載され，上記Niメッキ層を光沢Niメッキとすることが用途に応じて適宜選択し得るものとして記載されていることが認められる。一方，前記１(1)で判示したように，刊行物１には刊行物１発明，すなわち，「冷延鋼板の内外両面にニッケルメッキを施したニッケルメッキ鋼板を，ＤＩ絞り加工で形成した一端開口の筒形状の電池用缶」が記載されている。そして，電池用缶についても，その製品の所望により，その缶周壁外面に光沢を持たせようとすることは普通に考慮される事柄であり，刊行物７には，刊行物７鋼板に係ることとはいえ，Niメッキ層を光沢Niメッキとすることが用途に応じて適宜選択し得るものとして記載されているから，刊行物１発明における，電池用缶の形成材料を構成するニッケルメッキとして，光沢Niメッキを採用することは容易になし得るものである。さらに，先に前記１で説示したように，刊行物１発明におけるニッケルメッキ鋼板としてΔｒを±０．１５以下のものを採用することは容易になし得るものであって，前記１(3)で説示したように，キルド鋼各種，ブリキ板や低炭素アルミニウムキルド冷延鋼板各種において，Δｒの絶対値が０．１５以下のものを含め，種々の値のものの得られることがうかがわれるから，刊行物１発明における，電池用缶の形成材料を構成するニッケルメッキとして，光沢Niメッキを採用したからといって，Δｒを±０．１５以下のものを得ることが，本件出願前において技術的に可能でなかったとする理由も見当たらない。したがって，刊行物１発明におけるニッケルメッキ鋼板としてΔｒを±０．１５以下のものを採用し，ニッケルメッキ鋼板のニッケルメッキとして光沢Niメッキを採用することも容易になし得るものであって，これと同旨の判断をした本件決定に誤りはない。この点に関する原告の主張は，採用することができない。
６　結論
以上のとおり，原告主張の取消事由１ないし３及び５の主張はいずれも理由がないが，取消事由４の主張には理由がある。したがって，本件決定中，本件発明６（特許第２８１０２５７号の請求項６）に係る特許を取り消すとの部分は取り消されるべきであり，原告のその余の請求は棄却されるべきである。よって，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第１８民事部
裁判長裁判官　　　　　　永　　　井　　　紀　　　昭
裁判官　　　　　　古　　　城　　　春　　　実
裁判官　　　　　　田　　　中　　　昌　　　利


判決言渡平成２０年７月２３日
平成１９年（行ケ）第１０４０３号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２０年７月１４日
判決
原告株式会社サスライト
訴訟代理人弁理士三好   秀和
同豊岡静   男
同小西恵
被告株式会社ハギワラシスコム
訴訟代理人弁護士水野   健司
訴訟代理人弁理士足立   勉
同岡本武   也
同衛藤寛   啓
主文
１特許庁が無効２００６－８０２３４号事件について平成１９年１０月２３日にした審決のうち，特許第３７６６４２９号の請求項１に係る発明についての特許を無効とするとの部分を取り消す。２原告のその余の請求を棄却する。
３訴訟費用はこれを２分し，その１を原告の負担とし，その余を被告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が無効２００６－８０２３４号事件について平成１９年１０月２３日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，発明の名称を「着脱式デバイス」とし原告を特許権者とする後記特許第３７６６４２９号の請求項１及び２記載の各発明（以下順に「本件特許発明１」「本件特許発明２」という。）に対し，被告が無効審判請求をしたところ，特許庁が，本件特許発明１の特許は特許法３６条６項１号及び２号に違反し，本件特許発明２の特許は同法２９条の２に違反するとして，いずれもこれを無効とする旨の審決をしたことから，原告がその取消しを求めた事案である。
争点は，上記特許法３６条６項１号，２号違反の有無，及び先願発明たる後記特願２００２－２５２７４９号との間における同法２９条の２違反の有無，である。
第３当事者の主張
１請求原因
(1)特許庁における手続の経緯
原告は，平成１４年１０月２８日にした原出願（特願２００２－３１３４２５号）からの分割出願として，平成１７年８月４日，名称を「着脱式デバイス」とする発明につき特許出願をし（特願２００５－２２６６２９号），平成１８年２月３日，特許第３７６６４２９号として設定登録を受けた（請求項の数２。特許公報は甲１。以下「本件特許」という。）。これに対し被告から，平成１８年１１月１４日，本件特許の請求項１及び２に対し特許無効審判請求がなされたので，特許庁はこれを無効２００６－８０２３４号事件として審理し，その中で原告は，平成１９年２月２日付けで訂正請求（甲１０）をするとともに同年５月２１日付けで訂正請求書等の補正（甲５）をした（以下，補正後の訂正請求を「本件訂正」という。）ところ，特許庁は，平成１９年１０月２３日，「訂正を認める。特許第３７６６４２９号の請求項１及び２に係る発明についての特許を無効とする。」旨の審決をし，その謄本は同年１１月２日原告に送達された。
(2)発明の内容
本件訂正後の特許請求の範囲は，上記のとおり請求項１及び２から成るが，その内容は，以下のとおりである（前記のとおり以下順に「本件特許発明１」，「本件特許発明２」という。下線は訂正部分）。「【請求項１】主な記憶装置としてＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置を備
えた着脱式デバイスであって，
所定の種類の機器が接続されると，その機器に記憶された自動起動スクリプトを実行するコンピュータの汎用周辺機器インタフェースに着脱さ
れ，
前記ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを
記憶する手段と，
前記汎用周辺機器インタフェースに接続された際に前記コンピュータからの機器の種類の問い合わせ信号に対し，前記所定の種類の機器である旨の信号を返信するとともに，前記汎用周辺機器インタフェース経由で繰り返されるメディアの有無の問い合わせ信号に対し，少なくとも一度はメディアが無い旨の信号を返信し，その後，メディアが有る旨の信号を返信して，前記コンピュータに前記自動起動スクリプトを起動させる手段と，前記コンピュータから前記ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置へのアク
セスを受ける手段
を備えたことを特徴とする着脱式デバイス。
【請求項２】主な記憶装置として読み書き可能な記憶装置を備えた着脱式デ
バイスであって，
所定の種類の機器が接続されると，その機器に記憶された自動起動スクリプトを実行するコンピュータの汎用周辺機器インタフェースに着脱さ
れ，
前記汎用周辺機器インタフェースに接続された際に前記コンピュータからの機器の種類の問い合わせ信号に対し，前記所定の種類の機器である旨
の信号を返信する手段と，
前記着脱式デバイスの中の前記読み書き可能な記憶装置内に設けられた複数の記憶領域の各々を用いる仮想的なディスクドライブである複数の単位デバイスであって，複数の読み書き可能な記憶領域を含む単位デバイス
と，
コンピュータ側とのデータ授受を，前記各単位デバイスに割り振るハブ
手段と，
を備えたことを特徴とする着脱式デバイス。」
(3)審決の内容
審決の内容は，別添審決写しのとおりである。その理由の要点は，本件特許発明１の特許は特許法３６条６項１号（特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること）及び２号（特許を受けようとする発明が明確であること）に違反してなされたものであり，本件特許発明２は先願である特願２００２－２５２７４９号（発明の名称「プログラム内蔵のＵＳＢデバイス」，出願人エニワン株式会社，出願日平成１４年８月３０日，公開公報は特開２００３－１７８０１７号公報〔甲３〕，以下これに記載された発明を「先願発明」という。）と同一であるから同法２９条の２の規定に違反する，等としたものである。
(4)審決の取消事由
しかしながら，審決には，以下に述べるとおりの誤りがあるから，違法として取り消されるべきである。
ア取消事由１（本件特許発明１が特許法３６条６項１号に違反するとした判断の誤り）


審決は，「本件特許発明１の発明特定事項『前記ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを記憶する手段』は，『前記ＲＯＭに，前記自動起動スクリプトを記憶する手段』を態様として含むものである。…しかしながら，『マスクＲＯＭ』は，製造時において，データをＩＣの回路パターンとして作りこむものであることからすると，本件特許発明１の『着脱式デバイス』が備える前記手段が，製造時ではなく，製造後のマスクＲＯＭに前記自動起動スクリプトを記憶するという構成は，当業者にとって自明なものではなく，本件特許明細書の段落【００１８】に『また，複合デバイス２は，コンピュータのＵＳＢポート１０に着脱するもので，この例では，主な記憶装置として読み書き可能なフラッシュメモリ４を備えるが，主な記憶装置として小型ハードディスクドライブやＲＯＭを用いてもよい。』とＲＯＭを用いることが記載されているが，本件特許発明１の含む構成要件すなわち，『着脱式デバイス』が備えるＲＯＭに，自動起動スクリプトを記憶する手段についての，具体的な構成については，記載がない」（１３頁１３行～１４頁２行）としたが，誤りである。
(ｱ)ａ一般に，「ＲＯＭ」とは，ReadOnly   Memoryの略語であることから理解されるように，本来は読み出し専用の記憶素子を意味するものであるが，製造時にあらかじめデータが書き込まれ，製造後にはデータ書換えが不可能なマスクＲＯＭのほか，製造後にもＲＯＭライターなどによって，内容の消去や再書き込みが可能なＥＰＲＯＭ（ErasableandProgrammableROM）が含まれる（「日経ＢＰデジタル大事典１９９９－２０００年版」７３０頁～７３１頁〔甲６〕）。このように，「ＲＯＭ」とは通常「マスクＲＯＭ」を意味するものであり，審決が，本件特許発明１における「ＲＯＭ」は「マスクＲＯＭ」を態様として含むものであるとした点は，原告もこれを争わない。
ｂところで，本件特許発明１の課題は，ＵＳＢメモリ等の着脱式デバイスをコンピュータに接続した際に，自動起動スクリプトに記述されている所定のプログラムを煩雑な手動操作を要することなく自動実行する点にある。
このような課題の解決手段として，本件特許発明１は，自動起動スクリプトを着脱式デバイスの記憶装置内にあらかじめ記憶し，着脱式デバイスがコンピュータに接続された際に行われるコンピュータと着脱式デバイスとの間での擬似信号の送受信を経て，コンピュータが着脱式デバイスの記憶装置内に記憶された自動起動スクリプトを自動起動するという構成を備えるものである。
ｃここで，自動起動スクリプトとは，着脱式デバイスがコンピュータに接続された際に自動実行されるべき所定のプログラムを記述するものであるから，自動起動スクリプトは，該接続時にコンピュータから読み出し可能な着脱式デバイス側の記憶装置内に記憶されている状態であれば足り，書き換えられるべき必要性はない。
そして，本件特許発明１の課題解決手段が，前記ｂに述べたように着脱式デバイスの記憶装置内に記憶されている自動起動スクリプトに記述された所定のプログラムの自動実行という課題に向けられているものである以上，自動起動スクリプトの記憶されている領域が，製造時にしか自動起動スクリプトを書き込むことができず製造後には書換えができないマスクＲＯＭであったところで，着脱式デバイスの接続時にコンピュータが自動起動スクリプトを読み出すことができるのであるから，何ら支障はない。
かえって，自動起動スクリプトが記憶されるべき記憶装置としてマスクＲＯＭを用いた態様にあっては，過誤や故意により自動起動スクリプトが書き換えられることが防止できるなど，有利な面がある。また，着脱式デバイスがコンピュータに接続される際に自動実行されるプログラムを変更したい場合には，自動起動スクリプトにより起動される側のプログラムを書き換えれば足りるのである。
ｄ以上要するに，上記のような本件特許発明１の課題と，本件請求項１により規定される各手段との対応に照らせば，本件特許発明１における「前記ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを記憶する手段」との構成は，マスクＲＯＭに自動起動スクリプトを記憶する態様においては，「自動起動スクリプト」を記憶している「マスクＲＯＭ」内の記憶領域を意味するものである。そして，この「ＲＯＭ」に「自動起動スクリプト」を記憶する記憶手段は，本件特許明細書（本件訂正による訂正後のもの〔甲５〕。以下同じ）における「複合デバイス２は，コンピュータのＵＳＢポート１０に着脱するもので，この例では，主な記憶装置として読み書き可能なフラッシュメモリ４を備えるが，主な記憶装置として小型ハードディスクドライブやＲＯＭを用いてもよい」（段落【００１８】），「ＣＤ－ＲＯＭ領域Ｒ３のＣＤ－ＲＯＭドライブＨには，前記自動起動スクリプトＳにより起動される自動起動プログラムＰを格納しておく」（段落【００３１】）との記載によって，十分に裏付けられている。
さらに，本件特許明細書の図１（甲１参照）においても，ＵＳＢデバイス２のフラッシュメモリ４内のＣＤ－ＲＯＭ領域Ｒ３に自動起動スクリプトＳが記憶されている態様が明確に記載されており，本件特許明細書の前記記載（「主な記憶装置として…ＲＯＭを用いてもよい」）と併せれば，「ＲＯＭ」に「自動起動スクリプト」を記憶する記憶手段は，明確に裏付けられているものである。
(ｲ)上記の解釈は，本件特許に関する審査の経過からも裏付けられる。ａ本件特許発明１の「前記ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを記憶する手段と，」との構成は，本件特許の審査において，平成１７年９月１３日付けの拒絶理由通知（甲７）を受けて，同年１１月２１日付けの補正（甲４）により追加されたものである。


ｂすなわち，前記拒絶理由通知は，「請求項１には『ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置』を備える旨の記載はあるものの，この『ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置』が何に使われているのか請求項１の中には記載されていないので，この『ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置』は請求項１の中に記載されているその他の構成要件との間にどのような関係があるのか不明であり，したがって請求項１の記載は明確ではない」（３頁１３行～１７行）として，特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項２号に規定する要件を充たしていないとした。そこで，特許出願人（原告）は，上記補正により「前記ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを記憶する手段と，」との構成を請求項１に加えるとともに，平成１７年１１月２１日付け意見書（甲２）でも，「新たな請求項１においては，本願発明の新たな請求項１に係る着脱式デバイスに備えられた記憶装置に自動起動スクリプトが記憶されていることを明確にしました」との意見を述べた。
こうした過程を経て，平成１８年１月１７日に特許査定（甲９）を受けたものである。
ｃ以上のような経緯からも，本件特許発明１における「ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを記憶する手段」が，「ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶領域」内の「自動起動スクリプト」を記憶している記憶領域を意味するものであることは明らかである。
(ｳ)これに対し被告は，本件特許発明１の「記憶する手段」とは「記憶装置に自動起動スクリプトを記憶させるもの」であると主張するが，本件請求項１には「記憶させる手段」と記載されているわけではない。本件請求項１のように「記憶する手段」との記載がされた場合において，それが情報を記憶する主体であるのか，着脱式デバイス内であって記憶装置とは異なる場所に異なる要素として設けられるものであるのか，一義的に解釈することはできないものであり，本件特許発明１の課題（自動起動スクリプトに記述されている所定のプログラムを，ＵＳＢメモリ等の着脱式デバイスをコンピュータに接続した際に，煩雑な手動操作を要することなく自動実行する）に照らして解釈すべきものである。
(ｴ)したがって，審決は，本件特許発明１における「前記ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを記憶する手段」の解釈を誤った結果，本件特許発明１の特許が発明の詳細な説明に記載されていないと認定判断したものであり，かかる認定判断は違法である。イ取消事由２（本件特許発明１が特許法３６条６項２号に違反するとした判断の誤り）
審決は，「本件特許発明１の発明特定事項『前記ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを記憶する手段』は，『マスクＲＯＭに自動起動スクリプトを記憶する手段』を態様として含むものである。…しかしながら，『マスクＲＯＭ』は，製造時において，データをＩＣの回路パターンとして作りこむものであることからすると，本件特許発明１の『着脱式デバイス』が備える前記手段が，製造時ではなく，製造後のマスクＲＯＭに前記自動起動スクリプトを記憶するという構成は，当業者にとって自明なものではなく，したがって，本件特許発明１の発明特定事項すなわち，『着脱式デバイス』が備える，ＲＯＭに自動起動スクリプトを記憶する手段は不明確であり，本件特許発明１は明確でない」（１７頁１９行～３５行）としたが，誤りである。
前記アにおいて述べたとおり，本件特許発明１における「前記ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを記憶する手段」との構成は，マスクＲＯＭに自動起動スクリプトを記憶する態様においては，「自動起動スクリプト」を記憶している「マスクＲＯＭ」内の記憶領域を意味するものであって，マスクＲＯＭの製造時にプログラムやデータを書き込む（焼き付ける）構成も，製造後に記憶されているプログラムやデータを読み出す構成も，共に当業者にとって自明であるから，十分に明確である。
したがって，審決は，本件特許発明１における「前記ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを記憶する手段」の解釈を誤った結果，本件特許発明１が明確でないと認定判断したものであり，かかる認定判断は違法である。
ウ取消事由３（本件特許発明２が特許法２９条の２の規定に違反するとした判断の誤り）
審決は，先願発明を認定するに当たり，「ここで，前記複数の領域について検討するに，…メモリは，擬似返信変換プログラムを格納する領域１３と，自動起動プログラムを格納する領域１４と，電子メールプログラムを格納する領域１５と，送受信メール，その他文書等のデータを格納するデータ部１６を備えている。そして，…前記データ部は，送受信メール，添付ファイル，電子メールプログラムの設定ファイル，及びその他のデータを記録する仮想的にリムーバブルディスクと認識させる領域である。また，…電子メールプログラムが格納された領域１５は，パソコンから認識され，アクセスされる領域である。…そして，…上記擬似返信変換プログラムが格納された領域１３と，電子メールプログラムが格納された領域１５とは，ともにパソコンから認識され，アクセスされる領域であって，リムーバブルディスクと認識させる領域として設定でき，その際に当該フォルダまたはファイルに隠しフォルダ属性または隠しファイル属性を設定し，当該プログラムに読み取り専用属性を設定することで，プロテクトされていると解されることは明らかである。…そして，…プロテクトの目的を達成するためにはＣＤ－ＲＯＭと認識させてもよいから，上記態様以外に，領域１３及び領域１５を『ＣＤ－ＲＯＭとして認識させる』態様にしてもよいことを記載しているものと解することが相当である。してみれば，データ部１６をリムーバブルディスクとして認識させる領域として設定するとともに，領域１３及び領域１５についても，リムーバブルディスクと認識させる領域として設定することが，実質的に先願明細書等に記載されているものと解される。したがって，前記ＵＳＢデバイスの中の前記読み書き可能なメモリは，そのメモリ内に設けられた複数の領域の各々を用いる仮想的にＣＤ－ＲＯＭ又はリムーバブルディスクと認識させる複数の領域を備えるとともに，複数の読み書き可能な領域を含むリムーバブルディスクと認識させる領域を備えることが，実質的に先願明細書等に記載されているものと解される」（２５頁２１行～２６頁３９行）として，先願明細書及び図面（以下「先願明細書等」という。）には，「前記ＵＳＢデバイスの中の前記読み書き可能なメモリ内に設けられた複数の領域の各々を用いる仮想的にＣＤ－ＲＯＭ又はリムーバブルディスクと認識させる複数の領域であって，複数の読み書き可能な領域を含むリムーバブルディスクと認識させる領域」という構成が記載されていると認定したが，誤りである。


(ｱ)まず前提として，本件特許発明２における「前記着脱式デバイスの中の前記読み書き可能な記憶装置内に設けられた複数の記憶領域の各々を用いる仮想的なディスクドライブである複数の単位デバイスであって，複数の読み書き可能な記憶領域を含む単位デバイスと，」という構成は，次のようなものとして理解されるべきである。
ａ読み書き可能な記憶「装置」とは，本件請求項２の記載によれば，着脱式デバイスが備える「主な記憶装置」であって，その内部に，「複数の記憶領域の各々を用いる仮想的なディスクドライブである複数の単位デバイス」を備えるものであり，本件特許明細書の段落【００１８】及び図１においては，複合デバイス２が備える「フラッシュメモリ４」として開示されている。
これに対して，読み書き可能な記憶「領域」とは，本件請求項２の記載によれば，「読み書き可能な記憶装置」内に複数設けられる領域であって，本件特許明細書の段落【００２１】及び図１においては，「フラッシュメモリ４」内に設定される「読み書き可能領域Ｒ４及びＲ５」として開示されている。
ｂそして，本件特許明細書における，「読み書き可能領域Ｒ４は，通常のリムーバブルディスクとして自由にアクセス可能で，メーラーの用いる電子メールのデータ，住所録，ワードプロセッサの文書やプレゼンテーション資料などを置く」（段落【００２６】），「読み書き可能領域Ｒ５上には，ハブ分け部３１の作用により３つのリムーバブルディスクドライブ（ドライブレター『Ｅ』『Ｆ』『Ｇ』）が設定され，これら３つのリムーバブルディスクドライブ『Ｅ』『Ｆ』『Ｇ』も個別に単位デバイスを構成している」（段落【００２２】），「以上のようにハブ分け部３１により，相互に扱いの異なる複数の領域を単位デバイスとして設定すれば，擬似認識によりＣＤ－ＲＯＭとして扱われる単位デバイスを含む着脱式デバイスにデータを保存したい場合，実際のＣＤ－ＲＯＭの特殊なファイルシステムを考慮する必要は無く，リムーバブルディスクやＨＤＤなどデータの変換が不要な種類の他の単位デバイスにデータを容易に保存することができる」（段落【００２８】）との記載に照らせば，「読み書き可能な記憶領域」は，コンピュータに接続された際に，コンピュータからのデータの書き出しや保存を行う領域であり，この点において「読み書き可能な記憶装置」と区別されるものである。(ｲ)以上のような「読み書き可能な記憶装置」と「読み書き可能な記憶領域」との相違から，ホスト（コンピュータ）から認識される態様にも相違が生じる。すなわち，「読み書き可能な記憶装置」に含まれる態様は，下記①～③の全ての態様を含むのに対して，「読み書き可能な記憶領域」は，下記③の態様のみを含むものである（なお，物理的には，いずれもフラッシュメモリであって，ホストから認識される態様において異なるものである。）。
記①ホストからＣＤ－ＲＯＭとして認識されるもの（本件特許明細書の段落【００３１】に記載されている「ＣＤ－ＲＯＭ領域Ｒ３」がこれに相当する。）。
②ホストからリムーバブルディスクとして認識され，ホストに対して読み出し専用属性とされるもの（本件特許明細書の段落【００２４】に記載されている「管理領域Ｒ１」，「制限領域Ｒ２」がこれに相当する。）。
③リムーバブルディスクとして認識され，ホストに対して読み書き可能な属性とされるもの（本件特許明細書の段落【００２２】及び【００２６】に記載されている「読み書き可能領域Ｒ５」，「読み書き可能領域Ｒ４」がこれに相当する。）。
(ｳ)しかるに審決は，「データ部１６をリムーバブルディスクとして認識させる領域として設定するとともに，領域１３及び領域１５についても，リムーバブルディスクと認識させる領域として設定することが，実質的に先願明細書等に記載されている」（２６頁３１行～３４行）ことをもって，「複数の読み書き可能な領域を含むリムーバブルディスクと認識させる領域を備えることが，実質的に先願明細書等に記載されている」（２６頁下３行～下１行）と認定している。
ａしかしながら，先願明細書等に記載された領域１３及び領域１５が，「リムーバブルディスクと認識させる領域」として設定可能であったとしても，「リムーバブルディスクと認識させる領域」には，前記(ｲ)に述べたように，ホストに対して読み出し専用属性とされる態様も含まれるのであるから，「リムーバブルディスクと認識させる領域」として設定可能であることをもって直ちに領域１３及び領域１５が「読み書き可能な領域」であるということはできない。
ｂ先願明細書等（甲３）の記載によれば，メモリ１２は，擬似返信変換プログラムを格納する領域１３と，自動起動プログラムを格納する領域１４と，電子メールプログラムを格納する領域１５と，送受信メール・その他文書等のデータを格納するデータ部１６とを備えるものとされている（段落【００１４】及び図１）。そして，領域１３に格納される擬似返信変換プログラム及び領域１５に格納される電子メールプログラムは，いずれも，削除・編集がされないようにプロテクトされており（段落【００２０】），特に領域１５については，コンピュータからのデータ書き込みが禁止されている（プロテクトされている）ために，送受信メールや添付ファイル等を領域１５ではなく，データ部１６に記憶しなければならない（段落【００１８】）。
そうすると，先願明細書等において，領域１３及び領域１５がコンピュータから読み書き可能な属性に設定される構成は明白に除外されているとみるべきであるから，先願明細書等に記載されている「読み書き可能な領域」はデータ部１６の１つのみであり，領域１３及び領域１５が「読み書き可能な領域」として記載されているものとはいえない。(ｴ)したがって，先願明細書等には「複数の読み書き可能な領域」が実質的に記載されているとはいえず，先願発明と本件特許発明２とは同一といえないにもかかわらず，審決は，先願発明の認定を誤った結果，先願明細書等に記載された発明と本件特許発明２とが同一であるという誤った認定判断をしたものであり，かかる認定判断は違法である。
２請求原因に対する認否
請求原因(1)～(3)の各事実は認めるが，同(4)は争う。
３被告の反論
審決の認定判断は正当であり，原告主張の取消事由は理由がない。
(1)取消事由１に対し
原告は，本件特許発明１の特許が特許法３６条６項１号に違反するとした審決の認定判断は誤りであると主張するが，以下のとおり，審決の認定判断は正当である。


ア本件特許発明１は，本件請求項１の記載によれば，「主な記憶装置としてＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置を備えた着脱式デバイス」についてのものであり，大きく分けて，「記憶する手段」，「起動させる手段」及び「アクセスを受ける手段」の３つの手段から構成される。前記「記憶する手段」は，「前記ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを記憶する手段」をいうから，本件特許発明１の「着脱式デバイス」は，自らが備える「主な記憶装置として」の「ＲＯＭ」に「自動起動スクリプトを記憶する手段」を備えていることになる。
そして，ここにいう「ＲＯＭ」は，原告も認めるように，製造後のマスクＲＯＭを含むものである。
そうであれば，本件特許発明１は，製造後のマスクＲＯＭに「自動起動スクリプトを記憶する手段」を構成として備えていることになるが，「着脱式デバイス」の構成要素である「記憶する手段」がどのようにして製造後のマスクＲＯＭに「自動起動スクリプトを記憶する」のか，当業者に自明であるとはいえない。
イまた，本件特許明細書（甲５）にも「記憶する手段」の実現方法は記載されていない。
すなわち，本件特許明細書の発明の詳細な説明によれば，本件請求項１の「前記ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを記憶する手段」のうち，「ＲＯＭ」に当たるのが「ＲＯＭ」であり，「読み書き可能な記憶装置」に当たるのが「フラッシュメモリ４」であり，「自動起動スクリプト」に当たるのが「スクリプトファイル（例えば「Autouninf」）である（段落【００１８】）。このように対応させていくと，本件請求項１の「記憶する手段」に当たる構成は，「前記ＲＯＭ（＝「ＲＯＭ」）又は読み書き可能な記憶装置（＝「フラッシュメモリ４」）に，前記自動起動スクリプト（＝「Autouninf」）を記憶する手段」となり，「記憶する手段」の実現方法については，当業者に自明でないにもかかわらず，本件特許明細書中には何ら記載がない。
ウこれに対し原告は，「ＲＯＭ」に「自動起動スクリプト」を記憶する記憶手段は，図１に示されるフラッシュメモリ４内のＣＤ－ＲＯＭ領域３と，本件特許明細書の段落【００１８】及び【００３１】に記載されていると主張する。
しかし，本件特許明細書の段落【００３１】には，「ＣＤ－ＲＯＭ領域Ｒ３のＣＤ－ＲＯＭドライブＨには，前記自動起動スクリプトＳにより起動される自動起動プログラムＰを格納しておく」との記載があるだけであり，どのようにして「ＲＯＭ」に「自動起動スクリプト」を記憶するのか，その実現方法は何ら記載されていない。
エまた原告は，本件請求項１の「記憶する手段」につき，「自動起動スクリプト」を記憶している「マスクＲＯＭ」内の記憶領域を意味するものであると主張する。
(ｱ)しかし，「主な記憶装置としてＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置」と「記憶する手段」とが原告のいうような関係にあることは，本件請求項１の記載から読み取ることができるものではなく，本件特許明細書のどこにもそのような記載はない。
そもそも構文的に見れば，「Ａ（記憶装置）にＢ（自動起動スクリプト）を記憶する手段」であることが記載されており，Ａ（記憶装置）という記憶場所が明示されている以上，ここにいう「記憶する手段」は記憶という制御動作，すなわちデータの書き込みを実行する主体と解釈するのが通常である。
したがって，本件請求項１の「記憶する手段」は「Ａ（記憶装置）にＢ（自動起動スクリプト）を記憶させるもの」と解釈されるものである。
(ｲ)もっとも，例外的なケースとして，「ＡにＢを記憶するＣ」の「記憶する」の意味につき，「Ｂを記憶している状態」を示しているというように解釈されることがないわけではない。例えば，「（ＵＳＢメモリに内蔵された）フラッシュメモリ（Ａ）に文書データ（Ｂ）を記憶するＵＳＢメモリ（Ｃ）」というように用いる場合である。
しかし，このような例外的なケースは，ＡとＣとの関係につき「ＡはＣに含まれる」という関係にある場合に限定される（例えば上記の例では，フラッシュメモリ〔Ａ〕はＵＳＢメモリ〔Ｃ〕に内蔵されている。）。すなわち，このような場合には，「ＡにＢを記憶するＣ」という表現における格助詞「に」は，場所を示すという役割を発揮するため，「記憶する」を「Ｂを記憶している状態」と解することができるものである。
(ｳ)以上に対して「ＣがＡに含まれる」という関係にある場合には，格助詞「に」の役割と相違することになり，日本語として意味が不明になる。
本件請求項１の「記憶する手段」を原告主張のように「自動起動スクリプト」を記憶している「マスクＲＯＭ」内の記憶領域を意味するものと解するとすれば，「Ａ（ＲＯＭ）にＢ（自動起動スクリプト）を記憶するＣ（ＲＯＭ内の記憶領域）」という表現において，ＣはＡに含まれるものとなってしまい，原告の解釈は日本語として極めて不自然なものである。
(ｴ)なお，特許法３６条６項１号のいわゆるサポート要件は，特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものでなければならないと定めており，ここにいう「特許を受けようとする発明」は特許請求の範囲の記載に基づいて定められるものであるから，本件特許発明１のように特許請求の範囲の記載からその実現方法が自明でない場合に，発明の詳細な説明の記載を参酌して特許請求の範囲の解釈を修正することができるものではない。
オしたがって，本件特許発明１は本件特許明細書の発明の詳細な説明に記載されたものであるとはいえず，本件特許発明１の特許は特許法３６条６項１号に違反してなされたものである。
(2)取消事由２に対し
原告は，本件特許発明１の特許が特許法３６条６項２号に違反するとした審決の認定判断は誤りであると主張するが，以下のとおり，審決の認定判断は正当である。


ア前記(1)に述べたように，本件特許発明１にいう「前記ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを記憶する手段」は，マスクＲＯＭに自動起動スクリプトを記憶する手段を態様として含むものであるところ，本件特許発明１にいう「着脱式デバイス」は，この「記憶する手段」が主体となって「マスクＲＯＭ」という客体に「自動起動スクリプトを記憶」するという構成要素を備えるものである。そうであれば，本件特許発明１の構成要素として製造後のマスクＲＯＭに自動起動スクリプトを記憶する手段が記載されていることになるが，これをどのように実現するのか当業者にとって明確であるとはいえない。イまた仮に，「記憶する手段」が「ＲＯＭに，前記自動起動スクリプトを記憶する記憶手段（客体）」と同義であるとしても，「ＲＯＭに，前記自動起動スクリプトを記憶する記憶手段（客体）」が何を意味しているのか不明である。
ウここでも原告は，「記憶する手段」は「自動起動スクリプト」を記憶している「マスクＲＯＭ」内の記憶領域を意味すると主張しているが，本件請求項１の記載からこのような解釈を導き出すことは不可能であり，技術的範囲を定める基準となるべき特許請求の範囲の解釈として到底受け入れられるものではない。
エしたがって，本件特許発明１は，請求項に記載された発明が明確でなく，本件特許発明１の特許は特許法３６条６項２号に違反してなされたものである。
(3)取消事由３に対し
原告は，本件特許発明２が特許法２９条の２に違反するとした審決の認定判断は誤りであると主張するが，以下のとおり審決の認定判断は正当である。
ア先願明細書等（甲３）の記載を素直に読めば，領域１３及び領域１５については，コンピュータにリムーバブルディスクとして認識させることが前提となっており，そうであれば，読み書き可能な領域であるということができるのであるから，本件特許発明２にいう「複数の読み書き可能な記憶領域」に当たる。
すなわち，先願明細書等の段落【００２６】～【００２８】の記載によれば，領域１３及び領域１５については，データ部１６と同様にリムーバブルディスクとして認識させることを前提にして，仮想的に「ＣＤ－ＲＯＭと認識させるようにしてもよい」と記載されているものであるから，ここにいう「デバイス１」は，「読み書き可能な」「複数の記憶領域」を備えるとともに，複数の読み書き可能な領域を含むリムーバブルディスクと認識させる領域を備えるものである。
イこれに対し原告は，本件特許発明２の「着脱式デバイス」が備える「読み書き可能な記憶装置」は，コンピュータからのアクセスの種別に応じて，①ホストからＣＤ－ＲＯＭとして認識されるもの，②ホストからリムーバブルディスクとして認識され，ホストに対して読み出し専用属性とされるもの，③リムーバブルディスクとして認識され，ホストに対して読み書き可能な属性とされるもの，という３種類に分類され，本件特許発明２にいう「読み書き可能な記憶装置」は前記①～③の態様を全て含むものであるのに対して，「読み書き可能な記憶領域」は前記③の態様のみを含むものであると主張する。
(ｱ)しかし，上記①～③の分類は原告独自の視点によるものであり，この分類について本件特許明細書には全く記載されていないばかりか，一般的な分類からもかけ離れている。
例えば，「読み書き可能な記憶装置」をその性質から分類するのであれば，リムーバブルディスク（着脱可能なディスク）と固定ディスクとを対応させて分類するのが自然であるし，また，アクセス属性についても，読み出し専用属性，書き込み専用属性，読み書き可能な属性の３分類とするのが通常である。さらに，これらのアクセス属性はリムーバブルディスクだけでなく固定ディスクにも共通するものであるから，合計で６通りに分類することも可能である。原告主張の分類がなぜ上記①～③であるのか，全く不明である。
(ｲ)またそもそも，同じ「読み書き可能な」という文言を同一の請求項で用いながら，なぜ異なる解釈が可能となるのかという根本的な疑問がある。「複数の読み書き可能な記憶領域」がなぜ原告主張のような限定した解釈となるのか，特許請求の範囲の記載からは読み取ることが不可能である。
ウしたがって，本件特許発明２は先願発明と同一であり，本件特許発明２の特許は特許法２９条の２に違反してなされたものである。
第４当裁判所の判断
１請求原因(1)（特許庁における手続の経緯），(2)（発明の内容），(3)（審決の内容）の各事実は，いずれも当事者間に争いがない。２取消事由１（本件特許発明１の特許法３６条６項１号違反性）について(1)特許法３６条６項１号は，特許請求の範囲の記載は「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」に適合するものでなければならないと定めている。特許法がこのような要件を定めたのは，発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると，公開されていない発明について独占的，排他的な権利を認めることになり，特許制度の趣旨に反するからである。
そして，特許請求の範囲の記載が上記要件に適合するかどうかについては，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明の記載により当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるかどうか，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるかどうかを検討して判断すべきものである。(2)以上の観点から本件事案について検討することとするが，その前提として特許を受けようとする発明が認定されなければならないところ，本件請求項１の記載のうち「ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを記憶する手段」という文言の解釈につき当事者間に争いがあるので，まずこの点について検討する。
ア本件請求項１の記載を全体として捉えると，本件請求項１の「着脱式デバイス」は，「所定の種類の機器が接続されると，その機器に記憶された自動起動スクリプトを実行するコンピュータ」の汎用周辺機器インタフェースに着脱されるものであって，前記汎用周辺機器インタフェースに接続された際に「前記コンピュータからの機器の種類の問い合わせ信号に対し，前記所定の種類の機器である旨の信号を返信」するなどして，「前記コンピュータに前記自動起動スクリプトを起動させる手段」を備えるものである。


したがって，「自動起動スクリプト」は，「所定の種類の機器」を用いる場合にはその機器に記憶され，コンピュータによって起動されるものであり，同様に，本件請求項１の「着脱式デバイス」を用いる場合には，着脱式デバイスに記憶され，コンピュータによって起動されるものである。そして，本件請求項１の「着脱式デバイス」は，「主な記憶装置としてＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置を備え」るものであり，「前記ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを記憶する」と記載されていることに照らせば，「自動起動スクリプト」は着脱式デバイスの主な記憶装置であるＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に記憶されるものである。
イところで，一般に「手段」とは，「目的を達するための具体的なやり方」を意味するものである（広辞苑第６版）ところ，本件請求項１における「ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを記憶する手段」との記載が，「前記コンピュータに前記自動起動スクリプトを起動させる手段」，「前記コンピュータから前記ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置へのアクセスを受ける手段」とともに併記されたものであることからすれば，上記「記憶する手段」が，「ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に前記自動起動スクリプトを記憶する」という目的を達するための具体的なやり方を意味するのか，それとも本件特許発明１全体の目的を達するための構成要素の一つを意味するのか，いずれに解することも可能であって，特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない場合に当たる。
ウそこで，本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して，本件請求項１の「ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを記憶する手段」の解釈につき検討する（なお，被告は，特許法３６条６項１号該当性の判断をするに当たって発明の詳細な説明の記載を参酌すべきではないと主張するが，最高裁平成３年３月８日第二小法廷判決〔民集４５巻３号１２３頁〕も判示するように，特許を受けようとする発明の要旨を認定するのに特許請求の範囲の記載のみではその技術的意義が一義的に明確に理解することができない場合には，発明の詳細な説明の記載を参酌することは許されると解する。）。
(ｱ)本件特許明細書（甲５）の発明の詳細な説明には，次の記載がある。
【背景技術】・
「近年，半導体技術やインターネットの普及進歩に伴って各種コンピュータの普及が進み，周辺機器の接続方式も多様化している。この結果，コンピュータの機種を問わず適用可能な汎用周辺機器インタフェースが必要とされ，その具体的規格の一例としてＵＳＢ（ＵｎｉｖｅｒｓａｌＳｅｒｉａｌＢｕｓ）インタフェースが提案された。また，各種コンピュータの小型軽量化と持ち運び（モバイル）用途の拡大により，着脱自在な外部記憶装置も必要とされ，その一つとして，前記ＵＳＢインタフェースでパソコンに容易に接続できるメモリデバイスであるＵＳＢメモリの人気が高まっている…」
（段落【０００２】）
【発明が解決しようとする課題】・
「しかしながら，ＵＳＢメモリに格納してある目的のデータやソフトウェアを利用するには，それらに辿り着くまでの操作が面倒であり，特にＵＳＢメモリの使用頻度が多いほど煩雑さが増す問題点があった。」（段落【０００８】）
「例えば，ＵＳＢメモリ内のデータを使うには，ユーザは，ＵＳＢメモリを・パソコンに挿入するだけでなく，ＯＳ（ＯｐｅｒａｔｉｎｇＳｙｓｔｅｍ。基本ソフト）の画面で『マイコンピュータ』→『リムーバブルディスク』→『目的の操作』のように順番に選択肢をたどっていく操作か，又は，キーボードを用いてファイル名を指定して実行させるなど，相応の煩雑な手順が必要であった。」（段落【０００９】）
・「本発明は，上記のような従来技術の問題点を解決するために提案されたもので，その目的は，使い勝手の優れた着脱式デバイス及びプログラムの起動方法を提供することである。」（段落【００１０】）
・【課題を解決するための手段】
「この態様では，ＵＳＢメモリなど他の種類のデバイスであっても，ホスト側からの問い合わせに対し，ＣＤ－ＲＯＭドライブなど自動起動スクリプト実行の対象機器である旨の信号を擬似的に返信させる。このため，装着検出用の常駐プログラムをコンピュータ側に予めインストールしておかなくても，デバイス装着時に，スクリプトに記述されたプログラム実行など所望の処理が自動実行される。これにより，デバイスの専用ソフトウェアなどを手動でインストールするまでもなく，デバイスの様々な機能や使い方を実現できる。…」（段落【００１２】）
・【発明を実施するための最良の形態】
「〔１．第１実施形態の概略構成〕…第１実施形態は，コンピュータ１に着脱して用いる着脱式複合デバイス（以下『複合デバイス』と呼ぶ）２であり，コンピュータ１は，汎用周辺機器インタフェースとしてＵＳＢを備える。すなわち，コンピュータ１は，ＵＳＢポート１０と，ＵＳＢホストコントローラと，ＵＳＢのための必要なデバイスドライバを備え，コンピュータ１を以下，ＵＳＢに関して『ホスト側』や『コンピュータ側』のようにも呼ぶ。」（段落【００１７】）
・「〔２－２．擬似認識〕ところで，ＯＳによっては（例えばマイクロソフト〔登録商標〕社のウインドウズ〔登録商標〕シリーズ），所定の種類のデバイス（例えばＣＤ－ＲＯＭ）にメディアが挿入されたことを契機として，そのメディア上の所定のスクリプトファイル（例えば『Ａｕｔｏｒｕｎ．ｉｎｆ』）を実行する。コンピュータ１は，そのようなＯＳを備えるコンピュータであるものとする。」（段落【００２９】）
「また，ＵＳＢでは，ホスト側は，ＵＳＢに装着されたかもしれないデバイ・スに対し，機器の種類の問い合わせ信号を繰返し周期的にＵＳＢ回線上に流しており，新たにＵＳＢに装着された機器は，この問い合わせ信号に対して自分が該当する機器の種類を回答することにより，ホスト側に自らの接続を認識させる。したがって，コンピュータ１は，所定の種類の機器が接続されると，その機器に記憶された自動起動スクリプトをスクリプト実行部１１が実行するものである。」（段落【００３０】）


・「そこで，ＵＳＢデバイス側制御部３の認識制御部３２は，ＵＳＢに接続された際に，ホスト側からの機器の種類の問い合わせ信号に対し，ＣＤ－ＲＯＭである旨の信号を擬似的に返信する。…」（段落【００３１】）・「すなわち，着脱式デバイス２すなわちＵＳＢメモリは本来はスクリプト実行の対象とはならない種類のデバイスであるが，ホスト側からの問い合わせに対し，認識制御部３２が，ＣＤ－ＲＯＭドライブなど自動起動スクリプト実行の対象機器である旨の信号を擬似的に返信する。」（段落【００３２】）
・「このため，装着検出用の常駐プログラムをコンピュータ側に予めインストールしておかなくても，デバイス装着時に，スクリプトに記述されたプログラム実行など所望の処理が自動実行される。これにより，デバイスの専用ソフトウェアなどを手動でインストールするまでもなく，デバイスの様々な機能や使い方を実現できる。また，ユーザが管理者権限を持たないためソフトウェアをインストールできないコンピュータ上でも，着脱式デバイスからの所望のプログラムの自動起動が容易に実現される。」（段落【００３３】）(ｲ)以上の記載によれば，本件特許発明１は，ＵＳＢメモリ等の着脱式デバイスをコンピュータに接続した際に，煩雑な手動操作を要することなく自動起動スクリプトに記述された所定のプログラムを自動実行させることを課題とするものであり，かかる課題の解決手段として，自動起動スクリプトを着脱式デバイスの記憶装置内に予め記憶し，コンピュータからの問い合わせに対してＣＤ－ＲＯＭドライブなど自動起動スクリプト実行の対象機器である旨の信号（擬似信号）を返信することによって，コンピュータが着脱式デバイスの記憶装置内に記憶された自動起動スクリプトを起動させるという構成を備えたものであることが認められる。
そして，かかる解決手段を実現するためには，自動起動スクリプトは，着脱式デバイスがコンピュータに接続されたときにコンピュータから読み出すことが可能な状態でデバイスの記憶装置内に記憶されていることが必要であり，かつ，それで足りる。
そうすると，ＲＯＭ等の記憶装置が，その製造時に自動起動スクリプトを記憶するものであっても，上記解決手段を実現するのに何ら差し支えなく，また，ＲＯＭ等の記憶装置の製造後に自動起動スクリプトを記憶させなければならないとすることは，上記解決手段の実現にとって特段の意味を有しないものである。
(ｳ)したがって，本件請求項１の「ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを記憶する手段」という文言は，「ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に自動起動スクリプトを記憶する」という目的を達するための具体的なやり方を意味するものと解すべきではなく，本件特許発明１の目的を達するための構成要素の一つとして「自動起動スクリプトがＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に記憶されている状態であること」を意味するものと解釈すべきである。(3)以上のような本件請求項１の解釈を前提として，「ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを記憶する手段」に対応する記載が本件特許明細書の発明の詳細な説明に記載されているかについて検討する。
ア本件特許明細書（甲５）の発明の詳細な説明には，次の記載がある。「…複合デバイス２は，コンピュータのＵＳＢポート１０に着脱するもので，・この例では，主な記憶装置として読み書き可能なフラッシュメモリ４を備えるが，主な記憶装置として小型ハードディスクドライブやＲＯＭを用いてもよい。…」（段落【００１８】）
・「…フラッシュメモリ４の記憶領域には，ＣＤ－ＲＯＭ領域Ｒ３…が設定される。そして，ＣＤ－ＲＯＭ領域Ｒ３上に設定されるＣＤ－ＲＯＭドライブ（ドライブレター「Ｈ」）…が各単位デバイスとなっている。」（段落【００２１】）
・「…ＵＳＢデバイス側制御部３の認識制御部３２は，ＵＳＢに接続された際に，ホスト側からの機器の種類の問い合わせ信号に対し，ＣＤ－ＲＯＭである旨の信号を擬似的に返信する。この擬似的返信は，複数の単位デバイスのうちＣＤ－ＲＯＭ領域Ｒ３のみについて行う。また，ＣＤ－ＲＯＭ領域Ｒ３のＣＤ－ＲＯＭドライブＨには，前記自動起動スクリプトＳにより起動される自動起動プログラムＰを格納しておく。」（段落【００３１】）・「このため，装着検出用の常駐プログラムをコンピュータ側に予めインストールしておかなくても，デバイス装着時に，スクリプトに記述されたプログラム実行など所望の処理が自動実行される。…」（段落【００３３】）・「なお，第１実施形態では，自動起動スクリプトＳ中に自動起動プログラムＰの実行を指定しておく。…」（段落【００３８】）
イまた，本件特許明細書の図１（甲１）には，ＣＤ－ＲＯＭ領域Ｒ３のＣＤ－ＲＯＭドライブＨに自動起動スクリプトＳが記憶されている状態が記載されている。
【図１】（部分）
ウ以上によれば，本件特許明細書の発明の詳細な説明には，①着脱式デバイスの「主な記憶装置」として「ＲＯＭ」又は「読み書き可能なフラッシュメモリ４」などの記憶装置が用いられること，②これらの記憶装置の記憶領域には「ＣＤ－ＲＯＭ領域Ｒ３」が設定されていること，③ＣＤ－ＲＯＭ領域Ｒ３のＣＤ－ＲＯＭドライブＨには「自動起動スクリプトＳにより起動される自動起動プログラムＰ」が格納されていること，④複数の単位デバイスのうちＣＤ－ＲＯＭ領域Ｒ３のみについて，ホスト側からの機器の種類の問い合わせ信号に対し，ＣＤ－ＲＯＭである旨の信号（擬似信号）の返信が行われること，⑤擬似信号の返信の結果，デバイス装着時にスクリプトに記述されたプログラムが自動実行されることが記載されている。
これらの記載に照らせば，自動起動プログラムＰのみならず，自動起動プログラムＰを起動する自動起動スクリプトについてもＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置内の「ＣＤ－ＲＯＭ領域Ｒ３」に記憶されていることは明らかである。
エしたがって，本件特許明細書の発明の詳細な説明には，「ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを記憶する手段」が実質的に記載されているものである。


(4)以上のとおり，本件特許発明１の特許は，特許法３６条６項１号に適合してなされたものであるから，原告主張の取消事由１は理由がある。３取消事由２（本件特許発明１の特許法３６条６項２号違反性）について(1)特許法３６条６項２号は，特許請求の範囲の記載について「特許を受けようとする発明が明確であること」との要件を定めている。ところで，前記のように，特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない場合には発明の詳細な説明の記載を参酌することも許されるものであって，こうして請求項に記載された技術的事項を確定した上で，当該技術的事項から一の発明が明確に把握できるかどうか，すなわち，特許を受けようとする発明の技術的課題を解決するために必要な事項が請求項に記載されているかを判断すべきものである。(2)そして，本件請求項１の「ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを記憶する手段」については，その技術的意義が一義的に明確に理解することができないものであって，発明の詳細な説明の記載を参酌した結果，「自動起動スクリプトがＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に記憶されている状態」であることを意味するものと解されることは，前記２(2)において検討したとおりである。
(3)以上を前提として，特許を受けようとする発明の技術的課題を解決するために必要な事項が本件請求項１に記載されているかについて検討する。ア前記２(2)ウ(ｲ)において検討したとおり，本件特許発明１は，ＵＳＢメモリ等の着脱式デバイスをコンピュータに接続した際に，煩雑な手動操作を要することなく自動起動スクリプトに記述された所定のプログラムを自動実行させることを課題とするものであり，かかる課題の解決手段として，自動起動スクリプトを着脱式デバイスの記憶装置内に予め記憶し，コンピュータからの問い合わせに対してＣＤ－ＲＯＭドライブなど自動起動スクリプト実行の対象機器である旨の信号（擬似信号）を返信することによって，コンピュータが着脱式デバイスの記憶装置内に記憶された自動起動スクリプトを起動させるという構成を備えたものであることが認められる。
イそして，本件請求項１には，着脱式デバイスは①「主な記憶装置としてＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置」を備え，②「所定の種類の機器が接続されると，その機器に記憶された自動起動スクリプトを実行するコンピュータの汎用周辺機器インタフェース」に着脱されるものであって，③前記ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に自動起動スクリプトが記憶され，④「前記汎用周辺機器インタフェースに接続された際に前記コンピュータからの機器の種類の問い合わせ信号に対し，前記所定の種類の機器である旨の信号を返信するとともに，前記汎用周辺機器インタフェース経由で繰り返されるメディアの有無の問い合わせ信号に対し，少なくとも一度はメディアが無い旨の信号を返信し，その後，メディアが有る旨の信号を返信」すること（擬似信号の返信）により，前記コンピュータに前記自動起動スクリプトを起動させ，⑤前記コンピュータから前記ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置へのアクセスを受けるものであることが記載されている。
ウしたがって，本件請求項１には，本件特許発明１の技術的課題を解決するために必要な事項が記載されているものであるから，本件請求項１の記載は「特許を受けようとする発明が明確である」との要件に適合しているものである。
(4)これに対して被告は，本件請求項１の「ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを記憶する手段」との記載は，製造後のマスクＲＯＭを含む「ＲＯＭ」にどのようにして自動起動スクリプトを記憶するのか不明確であると主張する。
しかし，被告の上記主張は，本件請求項１の「ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを記憶する手段」を「ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に前記自動起動スクリプトを記憶する」という目的を達するための具体的なやり方を意味するという解釈を前提とするものであって，このような解釈が相当ではないことは前記２(2)において検討したとおりである。
(5)以上のとおり，本件特許発明２の特許は，特許法３６条６項２号に適合してなされたものであるから，原告主張の取消事由２は理由がある。４取消事由３（本件特許発明２の特許法２９条の２違反性）について(1)原告は，審決が先願明細書等（甲３）に「前記ＵＳＢデバイスの中の前記読み書き可能なメモリ内に設けられた複数の領域の各々を用いる仮想的にＣＤ－ＲＯＭ又はリムーバブルディスクと認識させる複数の領域であって，複数の読み書き可能な領域を含むリムーバブルディスクと認識させる領域」という構成が記載されていると認定したのは誤りであると主張するので，以下この点について検討する。
(2)先願明細書等（甲３）には，以下の記載がある。「【発明の属する技術分野】本発明は，プログラムを内蔵したＵＳＢデバイスに・係り，特に，ＵＳＢポートに挿入すると，内蔵されたプログラムが起動して動作するプログラム内蔵のＵＳＢデバイスに関する。」（段落【０００１】）・「【課題を解決するための手段】本発明は，メモリを有するプログラム内蔵のＵＳＢデバイスにおいて，コンピュータとの接続に際して，コンピュータからデバイス検出の信号が入力されると，当該信号に対して本デバイスをＣＤ－ＲＯＭ及びリムーバブルディスクと認識させる処理を行い，特定アプリケーションプログラムを本デバイス内に記憶された設定に従って起動するものであり，セキュリティを向上させつつ，利便性も向上させることができる。」（段落【０００８】）「【発明の実施の形態】本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明す・る。本発明の実施の形態に係るプログラム内蔵のＵＳＢデバイスは，パソコン本体のＵＳＢポートに接続されると，パソコン本体からのデバイス検出に対してＣＤ－ＲＯＭ及びリムーバブルディスクを認識させる信号に変換して返信し，その後，ＣＤ－ＲＯＭと認識された部分に記憶されている自動起動プログラムを起動して，例えば電子メールプログラムを本デバイスに記憶される設定ファイル内の設定に従って動作させ，送受信メール，添付ファイルも本デバイス内のリムーバブルディスクと認識された部分に記憶するものであり，外出先のパソコンでユーザ専用のメーラーを簡易に利用でき，更に送受信メールの内容を本デバイスに記憶しているので，セキュリティを向上させることができるものである。」（段落【００１１】）


「本発明の実施の形態に係るプログラム内蔵のＵＳＢデバイスについて図１を参・照しながら説明する。図１は，本発明の実施の形態に係るプログラム内蔵のＵＳＢデバイスの概略構成ブロック図である。本実施の形態に係るプログラム内蔵のＵＳＢデバイス（本デバイス）１は，図１に示すように，処理手段となるＣＰＵ（）１１と，メモリ１２と，インタフェース１７とから基CentralProcessing   Unit本的に構成されている。」（段落【００１２】）
「次に，本デバイスにおける動作を具体的に説明する。ＣＰＵ１１は，メモリ１・２内に格納された必要なパラメータを読み取って，同様に格納されているプログラムを読み込んで動作させ，得られたデータをメモリ１２に出力する。…」（段落【００１３】）
「メモリ１２は，擬似返信変換プログラムを格納する領域１３と，自動起動プロ・グラムを格納する領域１４と，電子メールプログラムを格納する領域１５と，送受信メール，その他文書等のデータを格納するデータ部１６とを備えている。
…」（段落【００１４】）
「領域１３に格納されている擬似返信変換プログラムは，パソコンのＵＳＢポー・トから入力される接続デバイスを検出するための信号に対して，通常ならばＵＳＢデバイスである旨の信号を返信することになるが，この擬似返信変換プログラムでは，デバイスをＣＤ－ＲＯＭ（）及びリムCompactDisc   ReadOnlyMemoryーバブルディスクであると擬似的に認識させる信号に変換して返信する処理を行うものである。」（段落【００１５】）
「領域１４に格納されている自動起動プログラムは，パソコンが当該領域１４を・ＣＤ－ＲＯＭと擬似的に認識した場合に，自動的に起動する処理を行うものである。この自動起動プログラムは，といったもので，メモリ１２内の設Autorun.inf定ファイル（図示せず）内の設定を読み込んで予め定められた環境下で特定のプログラム（本デバイス１では電子メールプログラム）を起動する。…」（段落【００１６】）
尚，自動起動プログラムをオプションとすることも可能である。つまり，擬似返信・「変換プログラムで本デバイス１をＣＤ－ＲＯＭ及びリムーバブルディスクと認識させた場合に，メモリ１２内のフォルダを開いて，電子メールプログラムを手動にて起動させてもよい。」（段落【００１７】）
「領域１５に格納されている電子メールプログラムは，本デバイス１の所有者の・アカウント，パスワードを設定ファイルから読み込み，この所有者専用として動作するメーラーである。通常のメーラーと相違する点は，送受信メールを本デバイス１内のメモリ１２のデータ部１６に記憶し，また，電子メールに添付されるファイル等もデータ部１６に記憶するようになっている。従って，パソコン本体に送受信メールが残ることがない。また，電子メールプログラムの設定ファイルは，所有者関連の情報が設定されるため，メモリ１２のデータ部１６に記憶される。」（段落【００１８】）
「データ部１６は，送受信メール，添付ファイル，その他のデータを記憶するも・のである。電子メールプログラムの設定ファイルをデータ部１６に記憶させるようにしてもよい。」（段落【００１９】）
「ここで，擬似返信変換プログラム，自動起動プログラム，電子メールプログラ・ム，設定ファイル等は，隠しフォルダに納められ，表示されないようになっている。また，これらプログラム等は，削除・編集が為されないように，プロテクトされている。」（段落【００２０】）
「本デバイス１において，擬似返信変換プログラムは，基本的には，メモリ１２・における領域のうち，自動起動プログラムが格納された領域１４をＣＤ－ＲＯＭとして認識させる領域として設定し，データ部１６をリムーバブルディスクとして認識させる領域として設定している。」（段落【００２６】）「すなわち本デバイス１のＣＰＵ１１は，自動起動プログラムを自動的に起動さ・せる処理を行わせる他，当該プログラムが削除・編集が為されないようにするため，当該プログラムの格納された領域１４をＣＤ－ＲＯＭと認識させ，データの読み出し・書き込みが頻繁に行われるデータ部１６をリムーバブルディスクとして認識させる制御を行っている。このためＣＤ－ＲＯＭ認識信号には，領域１４をＣＤ－ＲＯＭとして認識させる旨の制御命令が含まれており，またリムーバブルディスク認識信号には，データ部１６をリムーバブルディスク認識信号として認識させる旨の制御命令が含まれている。」（段落【００２７】）「また，擬似返信変換プログラムは，擬似返信変換プログラムが格納された領域・１３と，電子メールプログラムが格納された領域１５をＣＤ－ＲＯＭとして認識させるようにしてもよい。この場合，ＣＤ－ＲＯＭ認識信号には，上記各領域をＣＤ－ＲＯＭと認識させる旨の制御命令を含ませる必要がある。」（段落【００２８】）
ＣＤ－ＲＯＭ認識信号及びリムーバブルディスク認識信号が入力されると，パソコ・「ンは，これらの信号の対応する領域をＣＤ－ＲＯＭ又はリムーバブルディスクとしてそれぞれ認識し，以後本デバイスへのアクセスが可能な状態となる。」（段落【００２９】）
・【図１】
(3)以上によれば，先願発明のＵＳＢデバイスは，ＣＰＵ１１との間でデータの読み出しと書き込みが行われる「メモリ１２」内に各種プログラムを格納する複数の領域を備えており，これらの領域は擬似返信変換プログラムによってＣＤ－ＲＯＭ又はリムーバブルディスクであると擬似的に認識されるものであるから，先願明細書等（甲３）には「ＵＳＢデバイスの中の前記読み書き可能なメモリ内に設けられた複数の領域の各々を用いる仮想的にＣＤ－ＲＯＭ又はリムーバブルディスクと認識させる複数の領域」が記載されている。
(4)ア次に，メモリ１２内の各領域についてみると，擬似返信変換プログラムを格納する「領域１３」，自動起動プログラムを格納する「領域１４」，電子メールプログラムを格納する「領域１５」，送受信メール，その他文書等のデータを格納する「データ部１６」が記載されている（段落【００１４】）。


主　　　　　　　　文
１　被告が平成１６年１２月２４日付けでなした，別紙物件目録記載１ないし８の土地上に旅館の用に供する建築物を建築する計画について，都市計画法の規定に適合することを証する書面の交付をしない旨の通知を取り消す。２　被告は，原告が平成１６年１０月４日付けで都市計画法施行規則第６０条に基づいてなした申請に対し，別紙物件目録記載１ないし８の土地上に旅館の用に供する建築物を建築する計画が都市計画法の規定に適合することを証する書面を交付せよ。
３　訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
主文同旨
第２　事案の概要
本件は，原告が，いわゆる既存宅地にホテルの建設を計画し，建築基準法６条１項の規定による建築確認を申請するため，都市計画法施行規則６０条（以下「規則６０条」という。）に基づき，被告に対して，上記建築計画が都市計画法の規定に適合することを証する書面（以下「規則６０条書面」という。）の交付を申請したところ，被告は，原告の前記申請は，Ａ市開発行為の許可基準等に関する条例（平成１３年市条例第４４号）附則３項及びＡ市開発行為の許可基準等に関する条例の運用基準（平成１６年市告示第４６６号）５条に定める要件を満たしていないから，前記建築計画が都市計画法の規定に適合しているとはいえないとして，規則６０条書面の不交付の通知をしたことに対し，原告が，不交付の通知の取消を求め，併せて規則６０条書面の交付を求めた事案である。１　前提となる事実（証拠により明らかな事実は，かっこ内に認定根拠を掲記し，その余は争いがない事実である。）・　原告のホテル建築計画と既存宅地確認及び用地取得平成１２年法律第７３号都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）による改正前の都市計画法（以下「旧都市計画法」という。）によると，市街化調整区域に関する都市計画が決定され，又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された際，既に宅地であった土地（以下「既存宅地」という。）であって，その旨の都道府県知事の確認を受けた土地については，都道府県知事の許可を受けなくとも同法２９条２号，３号に規定する建築物以外の建築物を新築することができるとされていた（同法４３条１項６号ロ。以下「既存宅地制度」という。）。
原告は，Ａ市ａ字ｂｃ番と周辺土地上にホテルを建築して営業することを計画し（以下「本計画」という。），用地取得に先立ち，平成９年３月１２日，旧都市計画法４３条１項６号ロに基づき，別紙物件目録１ないし８の土地（以下「本件既存宅地」という。）について既存宅地の確認を申請し，同月２４日，既存宅地の確認を受けた。その上で，同月３１日から同年９月初めにかけて，別紙物件目録１ないし２０の土地（以下「本件土地」という。）を売買により取得した。
・　改正法による既存宅地制度の廃止と５年の経過措置その後，改正法により，既存宅地制度は廃止された。しかし，改正法施行日である平成１３年５月１８日から５年間，すなわち平成１８年５月１７日までは，自己の居住又は業務を行うことを目的とする建築行為であれば，従前どおり，既存宅地として都道府県知事の開発行為の許可を要せず，建築物の新築，改築又は用途の変更ができるという経過措置が設けられた（都市計画法改正附則６条１項）。
・　Ａ市及び岡山県への本件既存宅地の一部貸与
原告は，Ａ市の要請に応じ，本件既存土地の一部を，平成１３年３月２２日から３０日までの間，粗大ごみの集積・一部保管用地として貸与した。
その後，県道岡山児島線バイパス工事に伴い，岡山県岡山地方振興局（以下「地方振興局」という。）の要請に応じて，平成１４年８月以降，隣接地の住民の給水施設及び代替通路用地として貸与し，平成１５年４月１日に１年間の予定で契約を更新したが，当該道路工事の完了が予定日の平成１６年４月１日より遅れる見込みとなり，さらに同日から１年の契約更新を地方振興局から求められた（甲４の１，２，１５の１）。しかし，改正法による既存宅地制度廃止の経過措置の期間が平成１８年５月１７日までであることから，原告は，これ以上の契約更新は本計画の実行に支障を生じる虞があるため受け入れられないと判断し，平成１６年２月，地方振興局に対し，平成１６年末より先の賃貸期間延長はできない旨を申し入れた（甲１５の１）。
・　Ａ市条例の改正・公布
被告は，平成１６年６月２４日，Ａ市開発行為の許可基準等に関する条例の一部を改正する条例（以下「改正条例」という。）を公布した。
改正条例附則３項は，地域における環境の保全を図るため，改正法附則６条の規定にかかわらず，旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）２条２項及び３項に規定する営業を目的とする建築物の新築については，旧都市計画法改正法４３条１項６号ロの規定は，「その効力を有するものと解してはならない。ただし，当該用途がその周辺の地域における環境の保全上支障がないものとして，市長があらかじめ審議会の議を経て決定した建築物の新築についてはこの限りではない。」と規定する。
また，この改正条例の施行日は，公布の１週間後の平成１６年７月１日とされ（改正条例附則１項），改正条例附則３項は，施行日以後に新築に着手する建築物から適用するものと定められている（改正条例附則２項）。・　平成１６年６月２８日付け規則６０条書面交付申請条例改正を知った原告は，平成１６年６月２８日，Ｂ建設工業株式会社を通じて，被告（Ａ市開発指導課事務取扱）に対し，規則６０条書面の交付申請をした。
・　・の申請書の返戻処分
原告の当該申請の内容をみたＡ市開発指導課（以下「開発指導課」という。）の職員は，当該申請がその構造からして改正条例で新築が規制される建築物であること，当該申請書の記載事項に極めて多くの不備事項があること，改正条例施行までに日時がなく申請行為が無意味に終わることを理由に，改正条例の施行後，改正条例のルールに従って新たに申請するように指導した。Ｂ建設担当者は，同月３０日，開発指導課職員が返戻書と題する書面（甲６）を交付したため，返戻書とともに交付申請書類を持ち帰った。
・　行政指導


原告は，その後，開発指導課に再度規則６０条書面交付のための必要事項を確認したところ，近隣の二町内会の同意書を添付して提出するようにとの指導を受けた。原告は，二町内会のうち，Ｃ町内会については，説明会を二度開催した上で同意を得ることができたが，Ｄ町内会については同意を得るに至らなかった。
・　平成１６年１０月４日付け規則６０条書面交付申請原告は，同意を得ることのできたＣ町内会長の同意書を添付して，平成１６年１０月４日，被告に対し，再び規則６０条書面の交付を申請し，同日受理された。
・　補正通知
被告は，上記申請に対し，平成１６年１１月１８日，申請区域よりおおむね１００メートル以内の区域の周
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辺住民等（①居住世帯全戸，②学校法人Ｅ学園，Ｆ中学校，Ｇ高等学校を含む事業所等，③Ｄ町内会，④Ｃ町内会）の承諾書面の添付が必要であるとして，同年１２月２０日までに当該書面の提出がなければ申請不備として扱う旨の補正通知（甲７の１，２）をなした。
・　原告は，やむを得ず引き続き周辺住民等の同意を求めて奔走し，平成１６年１２月２０日までに，上記書面のうち①（但し，２戸を除く）及び②（但し，Ｅ学園を除く）の書面を取り付けて被告に提出した。・　しかし，被告は，上記全部の書面の提出がないため，改正された条例附則３項但書きにいう，市長が「当該用途がその周辺の地域における環境の保全上支障がないもの」と認めることができないとして，平成１６年１２月２４日，原告に対し，規則６０条書面の交付をしない旨の通知（甲８の１ないし３）（以下「本件不交付通知」という。）をした。
・　改正条例附則３項の制定理由
いわゆるラブホテルを規制する法令として，風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（以下「風営法」という。）及びその委任を受けた都道府県の条例があるが，現存するラブホテルのほとんどは特殊構造，特殊動産が設置されていないことから同法，同条例の規制の対象とならず，一般のビジネスホテル同様に旅館業法の許可さえ得られれば，問題なく建築ができる状況にある。
こうしたいわゆるラブホテルの立地は，市街化区域の立地はもちろんのこと，既存宅地に立地する場合であっても，当該既存宅地が市街化区域の住居系の用途地域や住居，公共施設が多数存在する地域に隣接している場合には，立地により生活環境上支障を及ぼす場合がある。このため，風営法の対象とならないいわゆるラブホテルの建築について，その立地を規制するため，いわゆるラブホテル禁止条例を制定している自治体がある。Ａ市においては，６５８平方キロメートルの市域のうち，４４３平方キロメートルにも及ぶ市街化調整区域を有し，その市街化調整区域の中に存する既存宅地にいわゆるラブホテルが建設されることが多い。しかし，いわゆるラブホテルが建設される既存宅地は，市街化区域あるいは大規模開発区域に隣接又は近接する場合が多く，青少年の育成環境や市民の一般生活環境に与える影響は小さくない。こうした観点から，いわゆるラブホテルの立地に関し，立地後の事業者と周辺住民間での紛争を回避し，また，周辺地域における生活環境の悪化を防止するため制定されたのが改正条例附則３項である。
・　改正条例附則３項の運用基準
改正条例附則３項を受けたＡ市開発行為の許可基準等に関する条例の運用基準（平成１６年市告示第４６６号）５条は，市長が「環境の保全上支障がないもの」と判断する際の基準を，①建築物の新築について，当該用途が周辺住民の承諾を得ていること，②建築物の新築について，当該用途がＡ市開発行為の許可基準等調整会議の審査をあらかじめ受けているものであることと定めている（甲８の２）。そこで，Ａ市においては，①既存宅地にいわゆるラブホテルを新築しようとする者の規則６０条書面の交付申請がなされた場合，当該新築予定の建物の周辺住民（周辺住民の範囲は申請案件ごとに異なる）の承諾を得ることを申請者に求め，承諾が全て得られた場合にのみ，Ａ市の関係課の職員で構成されるＡ市総合政策審議会（市長の諮問機関）の議を経て，規則６０条書面の交付がなされることになるが，周辺住民の承諾が得られない場合には，規則６０条書面は交付しないこととしている。
２　争点
・　本件不交付通知の処分性（本案前の争点）
ア　被告の主張
・　行政庁の行為のうち，抗告訴訟の対象となる行為とは公権力の行使に係る行為である。その意義について，昀判昭和３９年１０月２９日（民集１８巻８号１８０９頁）は，「公権力の主体たる国又は公共団体の行う行為のうち，その行為によって直接国民の権利義務を形成し，又は範囲を確定することが法律上認められているものをいう」と判示している。取消訴訟は，こうした公権力の行使に当たる行為の公定力（当該行為の効果に優越的な通用力があり，権限ある行政庁又は裁判所によって取り消されない限り，私人がその効果を否定できない効力）を排除するための訴訟であるから，当該行為が公定力を有しない場合は「公権力の行使」に当たらず，取消訴訟の対象とならない。・　規則６０条の規定は，建築確認を行う建築主事が，・建築確認の申請者が関係規定に基づく許可を得ていること若しくは・建築確認の申請者が関係規定による規制を順守していること又は，・当該建築計画に関係規定が適用されないことについて，当該事実（前記・の場合）又は所管の行政庁の見解（前記・及び・の場合）を了知するために便宜上設けられたものであって，規則６０条書面の交付は単なる事実証明にすぎない。したがって，本件不交付通知は，開発許可権者である被告が，原告のホテル建設に係る土地が，旧都市計画法４３条１項６号ロに定める宅地に該当しないことを理由に，規則６０条書面を交付することができない旨の見解を示したものであって，直接に原告の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではない。
よって，本件不交付通知は「行政庁の公権力の行使」とはいえない。・　また，規則６０条書面の交付を受けなくても，建築確認申請は適法に行えるものであって，建築確認申請が却下された場合には，これに対して抗告訴訟が提起できる。一方，規則６０条書面の交付を受けた場合であっても，建築主事は，確認対象法令への適合性について実質的判断ができる権限を有し，義務を負うから（建築基準法６条），当該建築計画が都市計画法の規定に適合しないと判断することができる。したがって，規則６０条書面は，建築主事が関係法令適合性を判断する単なる一材料にすぎず，建築主事の判断を法的に拘束するものではないから公定力はなく，取消訴訟の対象とはならない。


原告は，建築主事に都市計画法諸規定の適合性について実質的判断権があるという被告の主張が誤りであると主張する。しかし，建築主事は建築基準適合判定資格者検定に合格した，専門知識を有する，建築基準法６条１項の規定による確認に関する事務を司る独人制の行政機関であるから，建築基準法のみならず建築基準関係規定についても，単なる形式的審査権ではなく昀終的な実質的審査権を有する。原告は，建築主事に実質的法令適法性の判断権限がないことを前提に，実務運営上，建築主事が開発許可権者と異なる判断はできないし，そのような運用は行われていないと主張する。しかし，建築主事は「建築士の設計に係る建築物が建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識及び経験」を有しており，開発許可権者と異なる判断ができないという法律上及び実務上の根拠はない。これまで異なる判断がなされたことがないというのは両者の判断が一致した結果にすぎない。　さらに，原告は，建築主事が昀終的な判断権限を有するとすると，開発許可権者とその意見が異なった場合に実務上の混乱が起こる旨主張する。しかし，原告が主張する実務上の問題については，建築主事と開発許可権者との間で協議がなされ，その協議のもとで，建築主事が昀終的な判断をすることになるので，混乱が起こることはない。また，法律上，建築主事の判断について不服があれば，不服申立てをすることができるのであり，原告に不都合が生じるものではない。
・　昀判平成１７年７月１５日は，医療法３０条の７の規定に基づく病院開設中止の勧告が行政事件訴訟法３条２項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当することを認めたが，これは，①病院開設の中止を求める行政指導に従わなかった場合に，②相当程度の確実さをもって病院を開設しても保健医療機関の指定を受けることができないこととなり，③実際上病院の開設自体を断念せざるを得なくなるという事実に基づいて，当該行政指導が，「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」とするものであって，本件における事実関係とは全く異なる。すなわち，本件における問題は，本件不交付通知が，「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に
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該当するか否かであるところ，そもそも，①本件不交付通知は，原告に対して何らかの作為又は不作為を求めるものではないから，それに従うか否かという問題が生じる余地はない（すなわち，行政指導に該当しない）し，②本件不交付通知が確認申請書の提出（建築基準法６条１項）を妨げることはないのであるから，それによって③実際上，原告の予定する建築物の建築自体を断念せざるを得なくなるということもないのである。したがって，上記昀高裁判例の事案と本件とは事案を全く異にするのであり，同判例によって本件が影響を受けるものではない。
・　以上のとおり，本件不交付通知には公定力がなく，その交付は取消訴訟の対象となる「行政庁の公権力の行使」に該当しないことは明らかであるから，本件訴訟は不適法なものとして却下すべきである。
イ　原告の主張
・　被告は，建築主事には建築基準法のみならず都市計画法適合性についても実質的判断権限があると主張するが，都市計画法４３条を含む同法第３章第１節全体の定めからすれば，同法がそこに定める開発行為等の許可権限を都道府県知事（本件ではＡ市長）に与えていること，したがって，規則６０条に規定する同法諸規定適合性についての実質的判断も，許可権者である都道府県知事（本件ではＡ市長）に委ねていることは明らかであり，これについて建築主事が実質的に審査することを建築基準法は予定しておらず，この点についての建築主事の審査は，開発許可権者が開発許可等を必要と判断しているか否かを判断するという形式的，外形的な審査にとどまると解すべきである。この立場に立つ裁判例として，東京高判平成４年９月２４日，その原審である水戸地判平成３年１０月２９日等がある。また，被告は，建築主事と開発許可権者とで異なる判断がなされたことがないのは両者の判断が一致した結果にすぎないと主張するが，本件に関して，建築主事自身が，規則６０条書面の添付がない建築確認申請は受理要件を欠く旨明言し（甲１３），被告もまた，本件訴訟係属前の原告の照会に対し同様のことを回答していることから（甲１０），被告の議論は空虚なレトリックにすぎない。
・　昀判平成１７年７月１５日は，①医療法３０条の７の規定に基づく都道府県知事の病院開設中止の勧告の保険医療機関の指定に及ぼす効果（勧告に従わない場合，「相当程度の確実さ」をもって，病院を開設しても保健医療機関の指定を受けることができなくなるという結果をもたらす。）及び病院経営における保健医療機関の指定の持つ意義（国民皆保険制度が採用されている我が国では，保健医療機関の指定を受けることができない場合には，実際上病院の開設自体を断念せざるを得ない。）に着目して，病院開設中止の勧告に処分性を認め，②さらに，後に保健医療機関の指定拒否処分の効力を抗告訴訟によって争うことができるとしても，病院開設中止の勧告の処分性についての上記結論を左右するものではない，としている。
・　本件についてみると，原告が平成１７年３月１４日，Ａ市役所に建築確認申請書を提出した際，Ａ市建築主事らにより規則６０条書面の添付がないことを理由に受理を拒まれたことからすると，規則６０条書面が交付されないまま建築確認申請をした場合，「相当程度」以上の「確実性」をもって，建築確認申請が受理されないことは明らかである。
建築確認は裁量の余地のない確認行為であるところ，本件において規則６０条書面の添付がなければ，たとえ建築確認申請をしても，規則６０条書面の不交付自体が違法とされない限り，確認を受けることは現実問題として不可能である。
・　以上，規則６０条書面の不交付が建築主事に与える影響とその程度，建築確認における規則６０条書面交付の重要性に鑑みると，規則６０条書面の不交付には，それ自体処分性が認められる。そして，上記昀高裁判例に鑑みると，後に建築確認申請の不受理処分等の効力を抗告訴訟によって争うことができることは，この結論を左右しないと解すべきである。・　改正条例附則３項及びこれに基づく行政指導の違法性（本案について）
ア　原告の主張
・　都市計画法との関係
都市計画法は，附則３条で「前項に定めるもののほか，この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項については，別に法律で定める」と規定しており，地方公共団体が条例によって独自に経過措置を定めることを予定していない。


改正条例附則３項は，改正都市計画法が，旧都市計画法４３条１項６号ロの既存宅地制度の廃止が国民に対する強力な規制強化となることから特に５年間の経過措置を設けているにも関わらず，この経過措置の期間を平成１６年６月３０日までと，約２年近くも短縮するものである。しかも，附則改正の目的は「いわゆるラブホテルの新築について，環境保全上の観点から一定の規制を加える」とされているが，何が「いわゆるラブホテル」に該当するのかという定義を定めておらず，ホテル及び旅館について一律に経過措置の期間を短縮している。したがって，改正条例附則３項は，都市計画法よりも強度な規制を加えるものであるから，同法に違反し無効である。
また，例外的に建築を認める基準も，不明確であり，不合理である。
・　風営法との関係
改正条例附則３項の趣旨・目的は，風営法がラブホテルを含む風俗営業を規制する趣旨・目的（風俗環境の保持及び少年の健全な育成に支障を及ぼす行為の防止）と相当程度重なる。よって，改正条例附則３項は，風営法と目的が相当程度重なり，同法よりも広範かつ強度な規制を加えるものであるから，同法にも違反し無効である。
・　また，被告の一連の行政指導も，違法無効な条例（附則）を根拠とするものであるから，違法である。・　したがって，被告が違法無効な条例に基づいてなした本件不交付処分は違法であり，取消を免れない。
イ　被告の主張
・　改正附則３項の規定は，「法第４３条第１項第６号ロの規定は，その効力を有するものと解してはならない。」という文言から明らかなように，改正法附則６条の解釈の指針を明記したものであって，この規定により建築物が建てられないとか，この規定に反したことで制裁を受けるとかいった条例上の規制があるわけではなく，行政指導に応ずるように誘導するための一手段にすぎない。
・　また，開発許可権者が周辺住民の承諾が取得できないことを理由に規則６０条書面を交付しない場合であっても，建築主事は，関係法令適合性について昀終的かつ実質的判断権限を有するのであるから，確認対象法令に適合するとして建築確認をする場合もあり得る。この場合には改正条例附則３項の規定は事実上機能しないことになる。このことは，改正条例附則３項の規定が開発許可権者たるＡ市長の解釈指針（行政指導方針）を示すものにすぎず，開発許可権者たるＡ市長の指揮監督下にない建築主事の判断を拘束するものではないということからくる当然の帰結である。
・　よって，改正条例附則３項は何ら法の規制を定めるものではないから，改正法附則６条の規定よりも強度な規制を定めたものであるとの原告の主張は理由がない。
３　争点についての判断
・　争点・について
ア　被告は，規則６０条書面の交付は，単なる事実証明にすぎないから，本件不交付通知は，処分性を有しないと主張し，確かに，規則６０条の規定の趣旨からすると，規則６０条書面は，当該建築計画が都市計画法の規定に適合
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することを証明するものにすぎないことは認められる。しかしながら，前記前提となる事実認定のとおり，改正条例附則３項は，従来の法令によっては規制できない，いわゆるラブホテル建築を規制することを目的として制定され，しかも，規則６０条書面を交付しないことによって，その目的を達しようとしていることが明らかである。そうであるとすると，規則６０条書面の交付は，Ａ市において，単なる事実証明であるとはいえない。
イ・　次に，被告は，規則６０条書面の交付を受けなくても，建築確認の申請はでき，また，建築確認申請の不受理処分等の効力を抗告訴訟によって争うことができるから，本件不交付通知に処分性はないと主張する。しかしながら，かっこ内に掲記した証拠によると以下の事実が認められる。ａ　原告は，平成１７年１月２６日，被告に対し，「規則６０条の書面の交付を受けていない段階で，建築確認申請をした場合，受理はされるのか，受理自体されない（不受理）ことになるのか。」について書面で照会した（甲９）。
ｂ　上記ａに対し，Ａ市長は，「建築基準法第６条第１項の規定に基づく建築確認申請の受理要件としては…建築基準法施行規則第１条の３第９号に規定する都市計画法第４３条第１項等の規定に適合していることを証する書面の添付の有無などが挙げられており，これらの要件が満たされない場合は，建築確認申請は受理できないと考えています。従って，都市計画法施行規則６０条の書面の交付を受けていない段階での建築確認申請は，受理できません。」と回答した（甲１０）。
ｃ　原告は，県外の一建築事務所の協力を得て，平成１７年３月１４日，原告の専務取締役ＨらがＡ市役所に赴き，建築確認申請書及び一式書類を提出した。対応したＩ建築主事は，提出された申請書類の一部をコピーした上でＨらに申請書類の原本は一旦持ち帰るように指示し，「建築確認申請受付時の照会事項」という書面（甲１１）を交付して，当該書面に従い関係部署に照会・協議するよう指導した。そこで，原告は，建築指導課を除く関係部署への照会・協議を済ませ，確認の署名を取り付けた後，再度平成１７年３月１８日，ＨらがＡ市役所の建築主事のもとに赴いたところ，Ｉ建築主事とＪ建築主事，Ｋ建築指導課課長が対応し，規則６０条書面の添付がないため申請は受理しないと回答した。Ｈらは，その場で，申請を受理しない旨とその理由を記載した書面を交付して欲しいと再三求めたが，Ｉ主事らは，Ａ市建築主事が本件申請を受理しないこと，その理由が規則６０条書面の添付がないからであることはその場のやりとりで明確ゆえ，文書を交付する必要はないとして，あくまで文書の交付を拒否した。
（以上につき甲１１の１，２，甲１２）


・　上記認定事実によれば，Ａ市においては，規則６０条書面の交付を受けていない段階で建築確認申請をしても，受理されることはなく，規則６０条書面の交付は建築確認申請の受理要件とされていることが認められる。そうであるとすると，Ａ市においては，規則６０条書面の不交付の通知を受けた場合は，相当程度の確実さをもって建築主事の確認を受け，確認済証の交付を受けることができなくなるという結果をもたらすものということができる。その結果，建築主は，建築基準法６条１項各号規定の建築物を建築することを断念さぜるを得ないことになる。このような，規則６０条書面が建築主事の建築確認に及ぼす効果，建築確認の意義を考慮すると，規則６０条書面の不交付の通知は，行政事件訴訟法３条２項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たると解するのが相当である。そして，後に建築確認申請の不受理処分等の効力を抗告訴訟によって争うことができることは，この結論を左右しないと解すべきである。
ウ　したがって，規則６０条書面の不交付の通知は，行政事件訴訟法３条２項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たる。
・　争点・について
ア　都市計画法が定める経過措置の定めの趣旨は，同法の改正により既存宅地制度を廃止したことによって，改正前は許可不要であった既存宅地での建築について許可制にするという規制強化の効果を有することから，既に施行日までに既存宅地の確認を受けていた土地にこの規制を及ぼすと，地権者に不測の損害を与えることになるため，これを防止するために施行日から５年間は予定どおり許可を要せず建築ができるという猶予期間を与えるものである。そうであるところ，改正条例附則３項は，「附則第６条の規定にかかわらず，旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２条第２項及び第３項に規定する営業を目的とする建築物の新築については，改正法による改正前の法第４３条第１項第６号ロの規定は，その効力を有するものと解してはならない。」と規定し，改正都市計画法の５年間の経過措置により建築が認められる建築計画についても，建築を許さないとしている。そして，附則改正の目的は「いわゆるラブホテルの新築について，環境保全上の観点から一定の規制を加える」とされているが，規定上は，ホテル営業及び旅館営業全般について規制を加えることとなっていることから，ホテル及び旅館について一律に経過措置の期間を短縮されることになる。しかも，この改正条例は，公布の１週間後の平成１６年７月１日には施行され（改正条例附則１項），施行日以後に新築に着手する建築物から適用される（改正条例附則２項）というのであるから，改正条例附則は都市計画法の猶予期間を実質的に２年近くも短縮するものといえる。以上により，改正条例附則３項は，都市計画法の定める経過措置の期間を２年近くも短縮するものであって，改正法が地権者保護のために５年間の経過措置を設けた趣旨を没却するものであるから，同法に違反し無効である。イ　これに対し，被告は，改正附則第３項の規定は，改正都市計画法附則６条の解釈の指針を明記したものであって，この規定により建築物が建てられないとか，この規定に反したことで制裁を受けるとかいった条例上の規制があるわけではないから，改正都市計画法附則６条の規定よりも強度な規制を定めたものであるとの原告の主張は理由がないと主張する。
しかし，Ａ市の運用の実情においては，改正附則３項の規定の要件を充足しなければ規則６０条書面の交付が受けられず，規則６０条書面の交付を受けられなければ，事実上建築主事の確認を受け，確認済証の交付を受けることができなくなり，建築主は，建築基準法６条１項各号規定の建築物を建築することを断念さぜるを得ないということになるのであるから，改正都市計画法附則６条の規定よりも強度の規制を定めたものというべきであるから，被告の主張は採用できない。
ウ　さらに，「いわゆるラブホテルの新築について，環境保全上の観点から一定の規制を加える」という改正条例附則３項の趣旨・目的は，風営法がラブホテルを含む風俗営業を規制する趣旨・目的（風俗環境の保持及び少年の健全な育成に支障を及ぼす行為の防止）と相当程度重なり，同法より広範かつ強度な規制を加えるものであるから，同法にも違反し無効である。
エ　そして，被告の一連の行政指導も，違法無効な条例（附則）を根拠とするものであるから，違法である。オ　したがって，被告が違法無効な条例に基づいてなした本件不交付通知は違法であり，取消を免れない。
・　義務付けの訴えについて
以上のとおり，改正条例附則３項は違法無効であるところ，別紙物件目録記載１ないし８の各土地がいわゆる既存宅地であり，旅館を建築することが可能であって，かつて，被告も同土地について原告に規則６０条書面を交付していたことが認められる（甲１）から，被告が同土地について原告に規則６０条書面を交付しないことは，行政事件訴訟法３７条の３第５項にいう「行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若
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しくはその濫用となると認められる」に該当するというべきである。
４　結論
以上のとおり，原告の被告に対する請求は全て理由があるから，これを認容することとし，訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条を適用して，主文のとおり判決する。
岡山地方裁判所第２民事部
裁　判　長　裁　判　官　　　　　・永伸行
裁　判　官　　　　　政岡克俊
裁　判　官　　　　　松岡洋美
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主　      文
被告人を禁錮１年に処する。
この裁判確定の日から５年間その刑の執行を猶予する。訴訟費用は被告人の負担とする。
理　      由
（罪となるべき事実）
被告人は，平成１３年１月２１日午前５時３５分ころ，業務として普通乗用自動車を運転し，横浜市Ｔ区Ｒ先首都高速横浜羽田空港線上り〇〇．〇キロポスト付近道路第二通行帯を新山下方面から東京都方面へ向かい進行するに当たり，当時同所付近の路面は前夜の降雪等のため凍結していて，車輪が滑走しやすい状態であった上，同所付近道路は右に湾曲する下り坂（勾配１００分の４）で進路前方の見通しがきかなかったから，あらかじめ十分に減速し，進路の安全を確認しながら進行すべき業務上の注意義務があるのに，これを怠り，自車が滑走することはなく，進路前方に停止車両等もないものと軽信し，進路の安全確認不十分のまま，漫然時速約５０キロメ－トルで進行した過失により，事故のため停止中の車両を左前方約６２．３メ－トルの地点に認めて急制動の措置を講じたが間に合わず，自車を左斜め前方へ滑走させ，折から，同車付近路上に佇立していて道路左端へ避難したＶ（当時３５年）に自車前部左側を衝突させて同人を約１７．８メ－トル下の道路に転落させ，よって，同人に脳挫滅及び内臓破裂等の傷害を負わせ，そのころ，同所において，同人を前記傷害により死亡させたものである。
（証拠の標目）省略
（被告人及び弁護人の主張について）
１被告人及び弁護人は，本件事故の被告人の過失を争い，被告人に過失は存しない旨主張する。
しかし，本件においては証拠を総合すると，被告人には過失が認められるから，弁護人らの主張は理由がない。
（１）証人Ｆ及び同Ｇの各供述によると，以下の事実が認められる。証人Ｆは，本件事故現場に赴いた警察官であるが，車両でみなとみらいインタ－から入ると，「道路はぬれている部分と，ところどころ圧雪か氷かわからないが白く光っていた。完全な凍結ではなかった。ブレ－キを軽く踏んでも氷が横に滑るような感じがした。横浜駅東口出口付近は，道路両端に残雪があった。」と述べる。同証人は，凍結が予測されたので事故現場まで約３０～４０キロくらいの速度で走った。本件事故現場の道路状況は，路面が完全に凍結していた（実況見分調書（甲１４，不同意部分を除く）添付の各写真から明らかに本件現場の路面が凍結していることが認められる。なお，それらの写真は事故後約１時間の写真である）。証人Ｇは，本件事故に先立つ物損事故において，被害者同乗の乗用車に衝突された軽貨物自動車を運転していた者であるが，「トンネルをぬけるともう凍結の状態になっていた。走行中，車が滑っているのでかなり凍っているんだなと認識した。路面は白く，ところどころ凍っている部分を確認した。本件現場は歩いても滑るような状態だった。凍結に気づいてからは，速度を５０キロから２０キロくらいに抑えた。２０キロくらいに落としたのは，自分が運転していて危ないと感じたからである。」と供述している。
（２）これに対し，被告人は，「事件当日朝，自宅付近には既に雪が無かったので，昨日つけたチェ－ンを外した。本件事故現場まで路面が凍結しているとは感じなかった。だから走行に支障がないと思った。」と述べる。（３）しかし，上記各証言から，本件事故当時，少なくともみなとみらいインタ－から東京寄りの路面はかなり凍結していて，通常の状況で走行するのは困難で危険な状態であったものと推測される。したがって，被告人がノ－マルタイヤのまま５０キロ程度の速度による通常の走行をしたことは，当時の路面状況を無視した安全運転に反する運転行為といえる。弁護人らは，路面凍結についての予測が不可能であった旨主張するが，前日に雪が深夜まで降っていたこと，事故当時はまだ日が昇らず，雪が解ける状態ではない気象状況だったこと（甲２３），被告人の家付近には雪が無いとしても，少なくともみなとみらいインタ－あたりから，「要注意」の路面状況に変化していたこと，被告人が事故現場に至るまでの道筋に，２か所の道路表示情報板に「路面凍結箇所あり，走行注意」の表示がなされていたこと（甲２４）が認められる。これらによれば，いずれ被告人が路面の凍結箇所に遭遇することは十分予測でき，且つ，そうした予測をすべきであったものというべきである。前夜来の気象状況と運転した時刻を前提にし，自車がノ－マルタイヤであったことを考慮すると，首都高速道路の走行に当たっては，もっと注意深く，慎重に運転すべきであり，こうした路面凍結状況を予測して，それに対処すべく，しかるべく安全運転すべきであった。その確実で効果的な対応としては，被告人車両がノ－マルタイヤなので速度を極力抑えるという運転行為をとるべきであるといえる。（４）弁護人らは，高速道路に車両が停止していること，人が降り立っていることは予測できないという。もちろん，高速道路に停止したり，車両から降り立つことは禁止されているが，実際は，故障とか事故とかで停止している車両があることはそれほどまれなことではなく，通常の予測の範囲である。ただ，高速    道路を人が歩いていることは，まれなことであり，通常は予測できないといえるが，停止した車両がある以上，予測不可能ではなく，ありえないことではない（また，弁護人はこの道路が高架でそのフェンスが９０センチしかないことから高速道路上で衝突した人間が下の道路まで転落することまで予測できないという。しかし，その点は，因果の流れというべきであるから，首都高速上で衝突した人間が高架下の道路まで転落することを予測する必要はないというべきである。）。２以上により，被告人には，本件事故につき業務上の注意義務違反が存在していることは明らかであり，その弁解は理由がないというべきである。こうした天候とその他の条件を考慮すると，被告人はもっと用心して注意深く，慎重に道路状況に応じて運転すべきであった。これは運転者に過重な要求をするものではなく，通常に行える注意義務の範囲であるというべきである。
（法令の適用）
１罰条について             　　　　刑法２１１条前段１刑種選択                  　　　　禁錮刑を選択１執行猶予につき           　　　　刑法２５条１項１訴訟費用の負担について            刑事訴訟法１８１条１項本文
（量刑の事情）


平成１２年（行ケ）第３１４号　審決取消請求事件（平成１２年１２月１９日口頭弁論終結）
判　　　　決
原　　　　　　告　　　　　　スタール・テキスティル、エッセ・ア
代表者　　　　　　　　　　【Ａ】
訴訟代理人弁護士　　　　　木　下　洋　平
被　　　　　告　　　　　    特許庁長官　【Ｂ】
指定代理人　　　　　　　　【Ｃ】
同　　　　　　　　　　　　　【Ｄ】
主　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事　　　　実
第１請求
特許庁が平成１０年審判第１７０５３号事件について平成１２年４月１１日にした審決を取り消す。
第２前提となる事実（争いのない事実）
１特許庁における手続の経緯
原告は、平成８年５月２９日、別紙の別表本願商標に記載のとおり、「ＢＯＢＯＬＩ」の欧文字を横書きしてなる商標（以下「本願商標」という。）について、指定商品を商品及び役務の区分第２５類の「被服（和服を除く）、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」として商標登録出願（平成８年商標登録願第５７４８３号）をしたが、平成１０年８月３日に拒絶査定を受けたので、同年１０月２９日、拒絶査定不服の審判を請求した。特許庁は、同請求を平成１０年審判第１７０５３号事件として審理した結果、平成１２年４月１１日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし（出訴期間として９０日を付加）、その謄本は同年５月１日に原告に送達された。
２　審決の理由
別紙審決書の写しのとおり、本願商標「ＢＯＢＯＬＩ」は「ボボリ」の称呼を生ずるものであるところ、別紙の別表引用商標に記載のとおり、「ＢＯＢ　ＬＥＥ」の欧文字を書してなり、指定商品を旧第２４類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機（電気蓄音機を除く）、レコード、これらの部品及び附属品」とする昭和５７年９月２１日商標登録出願に係る商標（昭和６０年５月３０日登録、登録第１７６９７７２号、平成７年１０月３０日存続期間の更新登録、以下「引用商標１」という。）、及び、同じく、「ＢＯＢ　ＬＥＥ」の欧文字を書してなり、指定商品を商品及び役務の区分第２５類の「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」とする平成５年５月１２日商標登録出願に係る商標（平成８年５月３１日登録、登録第３１５４６０６号、以下「引用商標２」といい、引用商標１と引用商標２とを併せて、単に「引用商標」という。）は、「ボブリー」の称呼を生ずるものであり、本願商標と引用商標とは、その外観、観念を考慮しても、称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含しているものであるから、本願商標は、商標法４条１項１１号に該当し、登録することができない旨認定、判断した。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
審決の理由中、本願商標及び引用商標の構成とその指定商品は認めるが、審決は、本願商標と引用商標との類否判断を誤っており、違法であるから取り消されるべきである。
１　両商標から生ずる称呼、観念について
（１）　引用商標について
ア　引用商標「ＢＯＢ　ＬＥＥ」の称呼は、一応、「ボブリー」であるということもできるであろう。
しかし、引用商標「ＢＯＢ　ＬＥＥ」が、英米人の「ファーストネーム」と「ファミリーネーム」の組合せであることは、英語が第一外国語として広く普及している現状に鑑みれば、通常人が容易に認識することができる程度のことである。そして、「ＢＯＢ」は「ＲＯＢＥＲＴ」の略称であるから、「ＢＯＢ　ＬＥＥ」を正式に書くと、「Ｒｏｂｅｒｔ　Ｌｅｅ」となり、「広辞苑（第４版）」（甲第７号証２６７７頁）によれば、この「Ｒｏｂｅｒｔ　Ｌｅｅ」とは、「Ｒｏｂｅｒｔ　Ｅｄｗａｒｄ　Ｌｅｅ」のことであり、「アメリカの軍人。南北戦争時の南軍の総司令官。（１８０７～１８７０）」と記述されている。したがって、引用商標は、実は、この「Ｒｏｂｅｒｔ　Ｅｄｗａｒｄ　Ｌｅｅ」将軍を意味することになる。また、「ＢＯＢ」の称呼は、「ボブ」よりも「ボッブ」に近いというべきである。なぜならば、英語の「ＴＯＰ」は、「トプ」ではなく「トップ」と発音され、「ＰＯＰ」は、「ポプ」ではなく「ポップ」と発音されるからである。このように、引用商標は、「ボッブ・リー」という、英米人の「姓名」を表すものとして、認識され、称呼される。
イ　被告の主張に対する反論


被告は、「一般的な消費者は、必ずしも英語に堪能な者ばかりであるとはいえないこと、そもそも「ＬＥＥ」なる英単語は、我が国においては、さほど親しまれたものではないことなどよりすれば、引用商標を構成する英文字が全体として英米人の姓名を表したものと理解するというより、むしろ全体として、特定の観念を有しない造語よりなるものと理解する場合も決して少なくないものというべきである」旨主張するが、時代遅れの空論というべきである。
（ア）　我が国における英語教育は、義務教育だけでも、中学校で３年間あり、さらに、多くの日本人は、高校で３年、大学で４年と、合計で６ないし１０年間も英語を学んでいる。「一般的な消費者」といえども、平均的にこの程度の英語教育を受けている。しかも、近年の著しいインターネットの普及により、英語の必要性は高まる一方であり、英語の公用語化、小学校からの英語教育の開始も議論されている。これらの事実に鑑みれば、引用商標を構成する英文字が全体として、特定の観念を有しない造語よりなるものと理解する場合も決して少なくない旨の被告の主張は、時代遅れのものである。
（イ）　また、被告は、「ＬＥＥ」なる英単語は我が国においてさほど親しまれたものではない旨主張するが、事実に反する。なぜならば、昭和５０年代にカンフー映画で一世を風靡した俳優「ブルース・リー」は我が国でも絶大な人気を博したし、映画「風と共に去りぬ」で主役、スカーレット・オハラを演じた女優「ビビアン・リー」は、我が国においても、未だに絶大な人気を博しているからである。また、１９６０年から７０年代の女性歌手「ブレンダ・リー」も、その独特な歌声で多くの日本人を魅了した。また、「広辞苑」の上記頁には、アジア人ではあるが、国際的に良く知られていた、前シンガポール首相「リー・クアン・ユー」も登載されている。さらに、現代では、「ＬＥＥ」は、有名な女性雑誌の名前にもなっている。以上のような事実に鑑みると、被告の上記主張は、全く合理性がない。
「ＢＯＢ」についても、被告自身が有名であると認める「ボブ・ディラン」のほかにも、有名な喜劇映画俳優である「ボブ・ホープ」も知られており、被告が主張するように、引用商標「ＢＯＢ　ＬＥＥ」から、髪型の「ボブ」を想起するような日本人があるとは到底思われない。
（ウ）　さらに、被服に係る商標は、人名が多いという事実がある。具体例を挙げるなら、外国人として、「Ｌｏｕｉｓ　Ｖｕｉｔｔｏｎ（ルイ・ヴィトン）」、「Ｙｖｅｓ　Ｓａｉｎｔ－Ｌａｕｒｅｎｔ（イヴ・サンローラン）」、「Ｇｉａｎｎｎｉ　Ｖｅｒｓａｃｅ（ジャンニ・ヴェルサーチ）」、「Ｓａｌｖａｔｏｒｅ　Ｆｅｒｒａｇａｍｏ（サルバトーレ・フェラガモ）」、「Ｇｉｏｒｇｉｏ　Ａｒｍａｎｉ（ジョルジオ・アルマーニ）」、「Ｓｏｎｉａ　Ｒｙｋｉｅｌ（ソニア・リキエル）」、「Ｃａｌｖｉｎ　Ｋｌｅｉｎ（カルヴァン・クライン）」、「Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ　Ｄｉｏｒ（クリスチャン・ディオール）」、「Ｅｎｒｉｃｏ　Ｃｏｖｅｒｉ（エンリコ・コーヴェリ）」、「Ｒａｌｐｈ　Ｌａｕｒｅｎ（ラルフ・ローレン）」等があり、特に、ゴルフ関係では、「ＡｒｎｏｌｄＰａｌｍｅｒ（アーノルド・パーマー）」が有名である。日本人名としては、「Ｈａｎａｅ　Ｍｏｒｉ」、「Ｊｕｎｋｏ　Ｋｏｓｈｉｎｏ」、「Ｉｓｓｅｉ　Ｍｉｙａｋｅ」、「Ｋａｎｓａｉ　Ｙａｍａｍｏｔｏ」等が有名である。（エ）　以上のとおり、「ＢＯＢ」も「ＬＥＥ」も、日本人には良く知られた名前であり、引用商標「ＢＯＢ　ＬＥＥ」に接する一般需要者は、これを英米人の「姓名」と認識するのはむしろ当然のことというべきである。
（２）　本願商標について
本願商標「ＢＯＢＯＬＩ」は、特に意味のない一個の語であり、「ボ（ー）ボリ」の称呼を生じる。なお、本願商標は、日本人にはさほど知られているとはいえないが、ルネサンス発祥の地としてよく知られているイタリアのフィレンツェに所在する「ボーボリ庭園（GiardinodiBoboli）」に由来するものであるから、この「ボーボリ庭園」のことを知っている者には、「ボボリ」ではなく、「ボーボリ」（庭園）と認識され、称呼されるであろう。
２　商標の類否判断のあり方について
以上のような事情に鑑みれば、両商標から生ずる称呼の音質の近似性などを理由として類似性を肯定した審決の判断手法は余りにも機械的、形式的であり、到底首肯することができない。


東京高判平成５年２月１７日（特許庁公報取消訴訟集３３巻２９５頁）は、商標「ＷＲＡＮＧＬＥＲ」と「ＬＡＮＧＬＥＹ」は非類似であると判断して特許庁の審決を取り消したものであるが、その理由として、以下のように述べている。「商標の類否は、同一又は類似の商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、しかもその取引の実情を明らかにしうる限り、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである・・・。また、今日のように情報媒体が多様化し、国内的国際的情報量が飛躍的に増大した社会において、人々は多量の情報を識別認識することに慣れ、個々の情報間の差異に敏感に反応する習性が培われていることは当裁判所に顕著な事実である。このことからすると、商標の類否の判断において、商標の外観、観念、称呼の各要素は、あくまでも、総合的全体的な考察の一要素にすぎず、たまたま一要素が近似するからといって、他の要素との関連を無視して直ちに商標そのものが類似するとの判断に至ることは許されず、常に、情報社会といわれる今日の社会情勢に即した総合的全体的な考察を心掛けなければならないことはいうまでもない。」
このような観点から本願商標と引用商標をみると、両商標は、別紙の別表のとおりに、外観において明白に相違し、上記のとおり観念においても明確に区別できるものであり、類似性がない。そして、称呼についていうならば、まさに、上記「ラングレー事件」判決が判示するように、「外国語あるいは外国語を思わせる称呼の場合、発音の違いに比較的強い注意を向け、その差異を聴き分けようとする傾向が見られることが経験則上認められる。」のであるから、本件における程度の称呼の近似性は、他の要素をも総合的全体的に考えた場合、両商標を類似するものとしなければならない程度のものではないというべきである。なお、被告は、両者は外観においても類似する旨主張するが、全くのこじつけであるというべきであるし、また、審決は、「本願商標と引用商標は、その外観、観念を考慮しても称呼において相紛らわしい類似の商標であ（る）」というが、審決には、現実に外観、観念を考慮した形跡は全くない。
３　指定商品の取引の実情について
審決は、両商標の称呼について、「称呼が重要視される口頭、電話等による取引にあって、彼此聴き誤らせるおそれがある」としている。しかし、本願商標の指定商品は第２５類「被服」等であり、まさに、「被服その他の服飾品」を指定商品とした商標「ロマン」と「ロマンス」とを非類似であると判断した「ロマン事件」（東京高判昭和３９年７月２日行集１５巻７号１３７８頁）において、東京高裁は、「・・・大体において手に取り、目で見てその取引をするものであり、問屋等における大口取引又は同じ商品の追加注文等の場合を除いては、電話だけによる取引の殆どせられない性質のものであることを考えなければならない。従ってこのような指定商品を対象とする本件両商標にあっては、一般消費者について考える限り、電話、口頭等による取引の盛んに行われる商品を対象とする商標とは自ら異なるものがあり、また問屋等大口取引者間にあっては、商標による指示その他の取引は、一般消費者の場合に比して、はるかに注意深くなされるものと考えられ・・・」と判示していることからしても、審決の判断は失当というほかはない。
４　結論
以上のとおり、本願商標と引用商標は非類似であるというべきであるから、この判断を誤った審決は違法である。
第４　被告の反論の要点
１　指定商品の取引の実情等について
本願商標及び引用商標が使用される商品「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物」等のファッション関連商品などの商品の主たる需要者は、老人から若者まで含む一般的な消費者であり、また「運動用特殊衣服、運動用特殊靴」にあっても、その需要者の多くが一般的な消費者であることは何ら変わりなく、これら一般的な消費者は、店頭において該商品を購入する場合が圧倒的に多いとみられること、これら一般的な消費者のうち、その多くの者が必ずしも英語に堪能な者ばかりであるとはいえないこと、さらに、これら一般的消費者は、商品に付される商標やブランドについて詳しくない者や中途半端な知識しか持たない者も多数含まれていること、一方、この種商品における商標の表示方法は、例えば、被服の場合は、衿吊り（洋服をつるすために、後ろ中央の襟付けの所につれたテープ）に、刺繍などにより表示する方法、あるいはタグやシール等に表示する方法などが採られているのが一般的であり、また、靴などにあってはも、靴底や中敷き等に表示され、商標自体比較的目立たない箇所に小さく表示される場合が少なくないのが実情である。
したがって、本願商標及び引用商標の類否の判断に当たっては、上記取引の実情及び両商標が使用される商品における需要者の注意力を考慮して判断すべきである。
２　引用商標について
原告は、引用商標が英米人の「ファーストネーム」と「ファミリーネーム」の組合せであることは、容易に認識することができるものであり、全体として「ボッブ・リー」という英米人の姓名を認識、称呼される旨主張する。しかしながら、引用商標の指定商品の主たる需要者は、上記のとおり、一般的な消費者であり、そのうちの多くの者が必ずしも英語に堪能な者ばかりであるとはいえないこと、そもそも「ＬＥＥ」なる英単語は、我が国においては、さほど親しまれたものではないことなどよりすれば、引用商標を構成する英文字が全体として英米人の姓名を表したものと理解するというより、むしろ全体として、特定の観念を有しない造語よりなるものと理解する場合も決して少なくないものというべきである。
してみると、引用商標に接する取引者、需要者がこれより直ちに英米人の姓名を表したと認識することはまれであるといわざるを得ない。なお、付言すれば、「ＢＯＢ」の語は、男の名を意味するのみならず、「ボブ」と発音、表記され「ショートヘアーの一。えり首の辺まで短くカットした女性の髪型。」の意味をも有する語として我が国において知られているものである（乙第１号証及び乙第２号証）。したがって、このことからも、本件商標は、全体として特定の意味合いは生じないものである。
そして、引用商標中の「ＢＯＢ」の文字部分は、例えば、我が国においてもよく知られている米国のフォークソング歌手「Ｂｏｂ　Ｄｙｌａｎ」を「ボブディラン」と発音、表記するように、また、「ｂｏｂｓｌｅｉｇｈ」の英単語が「ボブスレイ」と発音、表記されるように、引用商標にあっても、全体として「ボブリー」と称呼する場合が多いというべきである。
３　本願商標について


原告は、本願商標は、特に意味のない「ボ（ー）ボリ」の称呼を生ずるが、イタリーのフィレンツェに所在する「ボーボリ庭園」に由来するものであるから、該庭園を知っている者は「ボボリ」ではなく、「ボーボリ」（庭園）と認識し、称呼する旨主張する。
しかしながら、本願商標の指定商品の主たる需要者の多くの者が、本願商標を構成する「ＢＯＢＯＬＩ」の文字より、イタリアのフィレンツェに所在する「ボーボリ庭園」を表したと理解することは少なく、特定の意味を持たない造語を表したと理解する場合が多いというべきである。
してみると、本願商標は、これをローマ字読みにした場合の「ボボリ」の称呼を生ずるものであり、かつ、特定の意味を持たない造語を表したと認識されるものである。
４　両商標の対比
（１）　称呼について
本願商標より生ずる「ボボリ」の称呼と引用商標より生ずる「ボブリー」の称呼は、審決の「３　当審の判断」で認定したとおり、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において、両唇で調音される破裂音であって、強く響く「ボ」の音を共通にするものである。そして、第２音目の「ボ」と「ブ」の各音は、いずれも前音「ボ」に続いて両唇で調音される破裂音であるところから、前音に比べて明瞭には発音され難く、聴取され難い音である。これに対し、第３音目の「リ」の音は比較的明瞭に発音され、聴取される音であり、また「リ」の帯同母音「ｉ」が長くのびるように発音されるところから、本願商標は、全体として「ボボリィ」と末尾が長音の如く発音され、聴取されるものである。
してみると、「ボ」と「ブ」の音及び末尾に位置する長音の有無の差異は、称呼全体に及ぼす影響は大きいものとはいえず、それぞれの称呼を一連に称呼するときは、その語調、語感が近似するものである。
（２）　観念について
両商標は、上記のとおり、特定の観念を理解させない造語よりなるものであるから、観念上明確に相違するということもできず、観念上の差異が両商標の称呼の類否を判断するうえで、大きな影響を及ぼすものではないばかりか、このような造語からなる商標にあっては、全体的な言葉の響きから受ける印象によって商標を直感的に把握し、認識するのが一般的であるといえる。
（３）　外観について
両商標が使用される商品「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物」等のファッション関連商品に付される商標は、上記のとおり、商品中、目立たないような位置に小さく表示されるのが一般的であるといえる。してみると、本願商標と引用商標は、いずれも英文字よりなり、しかも、印象に残りやすい前半部分において「ＢＯＢ」の３文字を共通にするばかりでなく、後半部分において「Ｌ」の文字を含んでなるものであるから、その主たる需要者である一般の消費者がこれを時と所を異にして接した場合、称呼が近似しているうえに、観念上明確な差異を有しない両商標にあっては、互いに誤認混同を生ずるおそれがある程度に外観上類似するものといわざるを得ない。
（４）　以上のとおり、本願商標及び引用商標の称呼、観念、外観によって一般の消費者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察し、その使用に係る商品の取引の実情を併せ考えると、本願商標と引用商標は、互いに紛れるおそれがある類似の商標といわざるを得ない。
（５）　原告は、審決中の「称呼が重要視される口頭、電話等による取引にあって、彼此聴き誤られるあるおそれがある」との判断について、判決例を挙げて失当である旨主張する。
しかしながら、本願商標及び引用商標の指定商品の取引の形態の中には、製造業者と卸問屋との取引も存在し、遠隔地における取引にあっては、電話などによる注文が主としてなされる場合も決して少なくない。加えて、本願商標と引用商標は、いずれも文字からなる商標であり、称呼されることが前提とされているものであるから、電話等による口頭の取引においては商標の称呼をもって商品を特定することになり、このような場合、称呼において類似する商標は、商品の出所の誤認混同を生ずるおそれが多分にあるというべきである。
５　結論
以上のとおり、本願商標と引用商標は類似するものであり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標が商標法４条１項１１号に該当するとして、登録することができないとした審決の認定、判断に何ら誤りはないものであり、取り消されるべき理由はない。
理　　　　由
１　本願商標及び引用商標の構成及び指定商品について本願商標は、別紙の別表本願商標に記載のとおり、「ＢＯＢＯＬＩ」の欧文字を横書きしてなり、指定商品を商品及び役務の区分第２５類の「被服（和服を除く）、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」とするものであること、引用商標１が、別紙の別表引用商標に記載のとおり、「ＢＯＢ　ＬＥＥ」の欧文字を横書してなり、指定商品を旧第２４類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機（電気蓄音機を除く）、レコード、これらの部品及び附属品」とするものであること、引用商標２が、引用商標１と同じ構成からなり、指定商品を商品及び役務の区分第２５類の「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」とするものであることは争いがない。２　本願商標及び引用商標から生じる称呼、観念について
（１）　本願商標
本願商標「ＢＯＢＯＬＩ」は、特に意味のない語であり、「ボボリ」の称呼を生じることは、原告において争っていない。


なお、原告は、本願商標はイタリアのフィレンツェに所在する「ボーボリ庭園」に由来するものであるから、該庭園を知っている者は「ボボリ」ではなく、「ボーボリ」（庭園）と認識し、称呼する旨主張している。甲第８号証によれば、イタリアのフィレンツェに「ボーボリ庭園（GiardinodiBoboli）」が存在し、旅行案内書にもその紹介記事が登載されていることが認められるけれども、ボーボリ庭園ないし「ＢＯＢＯＬＩ」の語が我が国において広く知られていると認めるに足りる証拠はない。原告も「ＢＯＢＯＬＩ」の語が日本人にさほど知られているとはいえないことを自認しており、原告の上記主張は、本願商標から一般に生ずる称呼、観念として主張するものではなく、単に事情として述べていることは明らかである。したがって、本願商標は、一般的には、「ボボリ」の称呼を生じ、特定の意味を持たない造語として、取引者、需要者に理解、認識されるものであると認められる。
（２）　引用商標
ア　原告は、引用商標「ＢＯＢ　ＬＥＥ」から、一応「ボブリー」の称呼も生じるであろうとしながら、これが英米人の「ファーストネーム」と「ファミリーネーム」の組合せであることは、容易に認識することができるものであり、全体として「ボッブ・リー」という英米人の姓名が認識され、称呼される旨主張している。
確かに、引用商標の指定商品の取引者、需要者の中には、引用商標「ＢＯＢ　ＬＥＥ」の欧文字から英米人の「姓名」を想起し、あるいは、これを「ボッブ・リー」と称呼する者もいるであろうことは否定し難いが、以下のイ、ウにおいてみるように、我が国において「ＢＯＢ　ＬＥＥ」が英米人の姓名であると広く認識、想起され、「ボッブ・リー」と称呼されるのが一般的であると認めることはできない。
イ（ア）　引用商標を構成する欧文字のうち前半の大文字３字「ＢＯＢ」の語が、男性の名前を表すことがあることは、我が国においてもある程度認識され得るものと認めることができる。我が国における一般的な辞典の一つである「研究社新英和辞典」は、冒頭１字を大文字、後の２字を小文字に表記する「Ｂｏｂ」の英語の意味として、「男性名」と記載している。しかし、他方、同辞典によると、小文字３字で表記する「ｂｏｂ」の英語の意味として、「おもり、玉」、「（下部をカールにした婦人や子供の）ショートヘアー」等を記載しており、また、我が国における一般的な国語辞典の一つである「広辞苑（第５版）」（乙第１号証）は、「ＢＯＢ」や「Ｂｏｂ」の英語表記に該当する国語を記載しておらず、「ｂｏｂ」の英語表記について「ボブ」と片仮名表記した国語を掲載した上で、「ショートヘアーの一。えり首の辺まで短くカットした女性の髪型。」とのみ記載していること、また、「ｂｏｂｃａｔ」、「ｂｏｂｓｌｅｉｇｈ」の英語について、それぞれ「ボブキャット」、「ボブスレー」と片仮名表記した国語を掲載していることが認められる。これらの事実からすると、我が国において、引用商標のように「ＢＯＢ」という大文字３字で表記された欧文字からは、一概に男性名が想起されるということはできず、また、該欧文字は、「ボブ」と発音され、表記されることも多いものと認められる。
（イ）　引用商標を構成する欧文字のうち後半の大文字３字「ＬＥＥ」の語が、原告が指摘するように「ブルース・リー」や「ビビアン・リー」の例に見られるとおり、欧米人の名前を表すことがあることは、我が国においてもある程度認識され得るものと認めることができる。しかし、上記２者は、いずれも、「ブルース・リー」や「ビビアン・リー」という姓名の組合せ全体として著明性を獲得しているものと認められるのであって、「ＬＥＥ（Ｌｅｅ）」や「リー」単独で、特定の人物を直ちに想起させるには至っていないものとみられるのである。他方、「ＬＥＥ」の語は、我が国で周知の女性雑誌や即席（レトルトパック）カレー商品の名称になっていることは顕著な事実であり（女性雑誌については原告において自認している。）、その語の意味合いは、相当程度希釈されていることがうかがわれるのであって、「ＬＥＥ」の欧文字から一概に特定の人物名が想起されるということはできない。


（ウ）　引用商標を構成する「ＢＯＢ　ＬＥＥ」全体の欧文字に関し、我が国において「ＢＯＢ　ＬＥＥ（Ｂｏｂ　Ｌｅｅ）」の語について、特定の人物の姓名を表すものであるという認識が一般に形成されているとは認められないばかりか、むしろ、当該欧文字が特定の人物や観念を想起させるものとして周知性を獲得してはいないことが認められる（原告もこの語の周知性を主張するものではなく、引用商標「ＢＯＢ　ＬＥＥ」が、実は、「Ｒｏｂｅｒｔ　Ｅｄｗａｒｄ　Ｌｅｅ」将軍を意味することになると主張するにすぎない。）。そして、引用商標「ＢＯＢ　ＬＥＥ」の欧文字の構成は、別紙の別表引用商標に記載のとおりであり、「ＢＯＢ」と「ＬＥＥ」との間隔はさほど大きいものではなく、また、「ＢＯＢ」と「ＬＥＥ」の欧文字は、それぞれ３字という比較的短いものであるから、これが称呼される場合に、「ＢＯＢ」と「ＬＥＥ」とを区切らずに、「ＢＯＢＬＥＥ」と一つのまとまった語のように続けて発音され、聴覚されやすいものと認められる。ウ　そして、本件の審決時点以降、現在においても、我が国の一般的な国民が日常的には英語を用いていないことは顕著な事実であり、特に、本願商標及び引用商標２の指定商品は、被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴と広範囲にわたっており、それらの需要者は、広く老若男女を問わない一般的な消費者であると認められる。またこれらのファッション関連商品における商標の表示方法は、被告が指摘するように、被服の場合、衿吊りに刺繍などにより表示する方法や、タグやシール等に表示する方法などが採られているのが一般的であり、また、靴の場合、靴底や中敷き等に表示されるなど、商標自体比較的目立たない箇所に小さく表示される場合が少なくないと認められる。したがって、一般に、上記の商品に欧文字で構成される商標が上記の態様で付された場合、これに接する上記の一般的な消費者は、その日常的な取引において、当該商標につき、英語等の外国語としての発音に特に注意せずにローマ字読みして称呼することも多く、あるいは、その欧文字の持つ日本語としての意味内容が広く知られていない場合には、その意義に格別留意せずに取引に当たることも少なくないものと推認されるのである。
これらの事実に、上記イの諸事情をも総合すると、引用商標の指定商品の一般的な需要者は、引用商標「ＢＯＢ　ＬＥＥ」を構成する欧文字について、全体として「ボブリー」と称呼、表記し、特定の観念を有しない文字であると認識する場合も少なくないであろうと推認することができる。
すなわち、上記のとおり引用商標の広範囲にわたる指定商品を日常的に取引する一般的な消費者である需要者は、引用商標「ＢＯＢ　ＬＥＥ」の欧文字が比較的目立たなく小さく表記された商品に接した場合に、当該商標を「ＢＯＢ」と「ＬＥＥ」とに区切ったり、その英語としての発音に注意して称呼したり、また、当該商標から直ちに欧米人の姓名を想起したりせずに、その日本語における意味内容に格別留意することなく、全体として「ボブリー」と称呼、表記して、特定の観念を有しない造語であると認識する場合も決して少なくないであろうと推認することができるのであって、この認定を覆すに足りる証拠はない。したがって、原告の上記アの主張は採用することができない。
３　両商標の類似性について
（１）　称呼について
本願商標より生ずる「ボボリ」の称呼と引用商標より生ずる「ボブリー」の称呼とを対比すると、まず、両者は、語頭の「ボ」の音を共通にしている。この冒頭に位置する「ボ」の音は、両唇で調音される破裂音であり、称呼において需要者の注意を惹きやすいものである。次に、第２音目では、「ボ」と「ブ」と相違しているものの、いずれも前音「ボ」に続いて両唇で調音される破裂音であるところから、前音に比べて明瞭には発音され難く、聴取され難い音であり、かつ、両者は、子音を共通にする破裂音であり、その母音も「オ」と「ウ」と近似しているために、両音の音感が近似して聴覚されることが多いものと認められる。さらに、両称呼は、第３音目の「リ」の音を共通にしており、この「リ」の音は比較的明瞭に発音され、聴取され得る音である。ただし、引用商標の３音目は、「リー」という長音であるが、この長音は比較的弱く発音されたり、聴覚されることもあり、他方、被告が指摘するように、本願商標の第３音の「リ」の音は、語の末尾に位置していることから強く発音される場合に、母音「イ（ｉ）」が長くのびるように発音されて、「リィ」と長音のように発音されたり、聴取されることもあることは経験上明らかである。
以上によれば、両称呼の相違点である２音目の「ボ」と「ブ」の音及び末尾の長音の有無の差異は、称呼の全体に及ぼす影響は微弱であり、両称呼は、全体として語調、語感が極めて近似していると認められる。そして、上記のとおり、両商標とも、特定の観念のない造語として認識され、称呼されることも多いことから、これに接する一般的な需要者が両称呼上の上記の程度の差異には注意が及ばず、両商標は相紛れるおそれがあると認められ、特に、時と所を異にして称呼され、聴覚される場合にはその傾向が強いものということができる。
このように、両商標の称呼上の類似性は高いことが認められる。
（２）　観念について
両商標は、上記のとおり、これに接する需要者に特定の観念を有しない造語として認識される場合も多いと認められる。
したがって、両商標は、観念において類似するものということはできないが、逆に観念上の明確な差異を有するものとはいえず、この点が両商標の類似性を否定する要素として重視されるべきではないと認められる。
（３）　外観について


平成１６年４月２７日判決言渡　同日原本領収　裁判所書記官　磯野正義
平成１２年（ワ）第４７２号　賃料減額確認請求事件
口頭弁論終結日　平成１５年９月１９日
判　　　　　　　決
当事者の表示　（省略）
主　　　　　　　文
１　原告と被告との間の別紙物件目録記載第２の建物の賃貸借契約にかかる賃料は，平成１１年８月１日以降月額２８９０万８０００円（消費税別）であることを確認する。
２　原告のその余の請求を棄却する。
３　訴訟費用はこれを４分し，その３を原告の，その余を被告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
原告と被告との間の別紙物件目録記載第２の建物の賃貸借契約にかかる賃料は，平成１１年８月１日以降月額１７０７万１０５０円（消費税別）であることを確認する。
第２　事案の概要
１　本件は，被告から，別紙物件目録記載第２の建物のうち，１万５５３７．３３平方メートル（壁芯計算による）を賃借している原告が，現行の賃料が不相当に高額になっていると主張して，借地借家法３２条に基づき，賃料減額を請求する旨の意思表示をし，減額請求後の賃料の確認を求めている事案である。２　争いのない事実等（末尾に証拠等を掲げた事実以外は当事者間に争いがない。）
・　原告は，主として食料品及び衣料品，日用雑貨品等の販売等を行ういわゆるショッピングセンター等を経営している会社であり，被告は，別紙物件目録記載第２の建物を所有する会社である（弁論の全趣旨）。
・　被告は，原告に対し，昭和６２年１１月２１日，別紙物件目録記載第１の建物（以下「本件建物」という。）のうち，１万５０１０．００平方メートル（壁芯計算による）を以下の約定で賃貸し（以下，「本件賃貸借契約」という。），引き渡した。
期間　昭和６２年１１月２１日から昭和８２年（平成１９年）１１月２
０日
使用目的　ショッピングセンターとして，店舗，事務所及びこれに付帯
する施設として使用
賃料　１月当たり２９３５万１０００円
・　被告は，原告に対し，本件賃貸借契約の賃料に関し，賃料増額請求訴訟（当庁平成３年（ワ）第２１号事件）を提起し，平成４年６月１０日，要旨下記ア及びイのとおり，訴訟上の和解が成立した。
ア　被告と原告は，相互に本件賃貸借契約の賃料が平成２年１１月２１日以降平成７年６月３０日まで，１か月３２２８万６１００円（消費税別・９６万８５８３円）であることを確認する。
イ　アの賃料は，公租公課の増額，経済情勢の変動，近隣賃料との比較を勘案し，原・被告協議の上，平成７年７月１日以降将来に向かって改定できるものとし，以後３年毎に賃料額の改定を行うものとする。
・　被告は，平成８年７月，本件建物の所在する被告所有の土地の隣に，株式会社Ａの経営するショッピングセンターＢを本件建物における原告の店舗面積の約２倍の規模の店舗面積で誘致することを決定した。
・　原告は，被告との間で，平成１０年９月１４日，本件建物を増築した別紙物件目録記載第２の建物（以下「本件増築後建物」という。）のうち，床面積を１万７１１２．４５平方メートル（既存部分は１万６９１４．０８平方メートル，増築部分は１９８．３７平方メートル），ただし，賃料算定面積を１万５５３７．３３平方メートル（壁芯計算による。既存賃借部分は１万５０１０．００平方メートル，増築部分を含めた追加賃借部分は５２７．３３平方メートル）とし，賃料を１か月３３２１万４１００円（消費税別・１６６万０７０５円）に変更する旨合意した（以下「本件賃貸借変更契約」という。甲４）。
・　Ｂは，平成１０年１０月に開店した。
・　原告は，被告に対し，平成１１年７月５日，本件増築後建物の賃料を，同年８月１日以降，現行賃料の５０パーセントに当たる１か月１６６０万７０５０円（消費税別）に減額する旨の意思表示をした。
・　原告は，平成１１年１２月２４日，甲府簡易裁判所に対し，被告を相手方として，賃料減額請求調停を申し立てた（同裁判所平成１１年（ユ）第４７号事件）が，平成１２年７月１３日，不成立により終了した。
３　争点
・　平成１０年９月１４日の本件賃貸借変更契約において，原告と被告の間で既存賃借部分の賃料改定に関する合意がなされたか。
（原告の主張）
原告と被告は，本件賃貸借変更契約において，追加賃借部分の賃料を１か月９２万８０００円とする（既存建物のうちの追加部分３２８．９６平方メートルについては，既存賃借部分に関する賃料算出基準に従い，１平方メートル当たり２１５２円，増築部分１９８．３７平方メートルについては，１平方メートル当たり１１０９円を基に，１０００円未満を切り上げて算出。）旨合意したが，既存賃借部分についての賃料改定合意はしなかった。
上記金額を，既存賃借部分についての平成４年６月１０日成立の訴訟上の和解による賃料額（１か月３２２８万６１００円・消費税別）に加えると，本件賃貸借変更契約における１か月当たりの賃料額３３２１万４１００円（消費税別・１６６万０７０５円）となるのはそのためである。
（被告の主張）
既存賃借部分の賃料についても協議を行い，平成４年６月の合意のとおりとする旨改めて合意した。
・　平成１１年８月１日の時点における本件賃貸借変更契約の対象物件の適正な継続月額賃料はいくらか。
（原告の主張）
ア　賃料額不相当の評価根拠事実
・　いわゆるバブル崩壊を契機とした土地価格の大幅下落，近年の建築不況を反映しての建物再調達価格の大幅下落及び投資利回りの下落といった経済事情に照らし，果実である家賃についても大きく減額すべきである。・　山梨県内の賃貸物件，特に貸店舗，事務所の家賃水準は大幅に下落している。


・　財務省関東財務局甲府財務事務所による県内の「大型小売店舗（スーパー）売上高調」によると，郊外型小売店舗の立地激化の結果，売場面積及び年間売上高は増加しているが，売場面積の急減な増加を反映し，売場面積当たりの売上高は平成４年度を１００とした場合，平成１０年度は６２．３と，約３８パーセント落ち込んでいる。原告の店舗も同様に採算性が非常に低くなっている。・　被告は，原告との本件賃貸借契約に先立ち，原告に対し，本件建物の隣地一帯にレクリエーション施設等を開発することにより，総合的な集客力を発揮させる旨の計画を示していたにもかかわらず，平成８年７月，原告に対する事前連絡や協議なしに，本件建物の隣地に原告の店舗面積の約２倍の店舗面積を有する大型小売店舗であるＢを誘致した。その結果，原告の本件建物における売場面積当たりの売上高及び粗利益高は大幅に落ち込んだ。これは原告との間の本件賃貸借契約上の信義則に違反し，商業道徳上の信義にも反する行為である。イ　以上のとおり，既存賃借部分（１万５０１０．００平方メートル）については現行賃料が不相当になっているから，既存賃借部分の現行賃料を５０パーセント減額して，１か月１６１４万３０５０円とするのが相当である。これに，追加賃借部分の賃料（１か月９２万８０００円）を合計すると，１か月１７０７万１０５０円（消費税別）となる。
（被告の主張）
原告の本件建物の店舗では，Ｂが出店したことにより，相乗効果がもたらされ，集客力が大幅に向上しているし，原告の提出した甲７（「ＲＣ店増床前後の売上高・荒利益高」）によっても，売上高が伸びていることは明らかである。また，原告の店舗における売上の増減や小売店舗相互間の競争激化といった事情は，原告の経営そのものの問題であり，単純に賃料の減額に結びつくものではない。
なお，本件賃貸借契約締結の当時，被告が，本件建物の隣地一帯にレクリエーション施設等を開発する計画を有していたことは事実であるが，上記契約に当たり，原告との間で，隣地の使用形態についての条件を定めていないし，その後の経済情勢の変化により，開発計画が変更となったに過ぎない。さらに，被告は，Ｂの出店についてユニーに対する守秘義務を負っていたのであって，原告に対し，商業道徳上，Ｂの出店について事前に告知すべきであったとは言えない。
第３　争点に対する判断
１　本件賃貸借変更契約において，原告と被告の間で既存賃借部分の賃料改定に関する合意がなされたか（争点・）。
・　賃料改定についての交渉経過
証拠（甲４，５の１・２，７，１２の１・２，１３，１４の１・２，１５，１９，２５，乙９，証人Ｃ，証人Ｄ。ただし，乙９と証人Ｄについては，以下の認定に反する部分を除く。）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
ア　本件建物における原告の店舗は，平成１０年ころまで原告の主力店であった。
イ　原告の交渉担当者であったＣ（原告の取締役）は，被告の交渉担当者であったＤ（被告の取締役，不動産事業本部本部長）に対して電話をし，平成７年５月３１日，本件建物の賃料改定についての話合いを行いたい旨申し入れた。ウ　Ｃ，原告マネージャーのＥ及びＦは，平成７年８月１８日，Ｄと面会し，同人に対し，本件建物の賃料の減額について配慮をしてもらいたい旨の文書（甲１４の１）を交付し，平成４年６月の和解前の金額に戻してもらいたい旨申し入れた。
エ　Ｄは，同年９月２２日，Ｃ及びＦと面会し，賃料の増減額についての被告側の検討結果を伝え，双方ともさらに検討することとなった。オ　原告は，被告に対し，同年１０月２７日，「賃料改定（減額）についてのお願い・」と題する文書（甲１４の２）を送付した。カ　Ｃ及びＦは，平成８年２月２７日にも，Ｄと面会し，賃料の減額を申し入れた。
キ　Ｄは，上記ウないしカの原告側との交渉の際，Ｃらに対し，被告側としては固定資産の増額などから賃料の増額を希望したいところであるが，賃料据え置きとしたい旨伝えていた。
ク　原告は，平成８年７月ころ，本件建物の所在する被告所有の土地の隣に，平成１０年１０月にユニーの経営するＢが開店することを知った。原告は，Ｂの出店を差し止めるため，法的手段をとって阻止することなども検討しつつ，被告との間で，出店の白紙撤回を含めた話合いを行ってきたが，平成９年３月ころ，Ｂとの競合に備え，本件建物における店舗面積の増床を行う方針を決め，被告と交渉を行い，本件建物の増築を行った上で借り増しをすることとなった。
ケ　原告は，Ｂの開店に先立って，平成１０年９月に再開店するため，同年７月２８日に閉店し，同年８月中に工事を行った。
コ　原告と被告は，本件賃貸借変更契約に当たり，追加賃借部分の賃料につき，既存建物のうちの追加部分（３２８．９６平方メートル）については，既存賃借部分に関する賃料算出基準に従い，１平方メートル当たり２１５２円，増築部分については，１平方メートル当たり１１０９円を基に，１０００円未満を切り上げて算出し，合計１か月９２万８０００円とする旨合意した。サ　原告と被告は，平成１０年９月１４日付けで本件賃貸借変更契約を取り交わしたが，同日の前後に押印した書面を互いに送付しあって作成したものである。
シ　原告は，同月１８日，本件増築後建物における店舗での営業を開始した。
ス　本件賃貸借変更契約書（甲４）において，本件増築後建物の賃料に関し，本件賃貸借契約における賃料が１か月当たり３２２８万６１００円（消費税・地方消費税別・１６１万４３０５円）であったものを，１か月当たり３３２１万４１００円（消費税・地方消費税別・１６６万０７０５円）と変更し，賃料の変更は平成１０年９月１８日から実施する旨の記載がある。
なお，上記契約書は，被告において賃貸借変更契約書として，契約金額や賃貸面積を変更する際に使用している定型の書式を使用したものである。セ　Ｃは，平成１１年５月１７日，Ｄを訪ね，同日付け「賃料改定（値下げ）のお願い」と題する書面（甲５の１）を交付し，具体的な金額は示さずに，本件増築後建物の賃料の大幅な減額について被告側で検討を行ってもらいたい旨申し入れた。


ソ　Ｃは，同年７月５日，Ｄを訪ね，同日付け「賃料改定（値下げ）のお願い」と題する書面（甲５の２）を交付し，賃料を現行の５０パーセントに減額してもらいたい旨申し入れ，書面での回答を求めた。
タ　Ｃは，同月３０日，Ｄを訪ね，賃料改定についての検討結果を尋ねたところ，同人から現行賃料の半額という減額には応じられないとの回答を得た。その後，平成１１年８月７日，被告から被告代表者名義で，原告に対し，「貴社のご提示している賃料は，到底応ずることが出来ぬものでありますので，ご了承賜り度くお願い申し上げます。」との同月５日付け回答書（甲１５）が送付された。・　上記認定事実をもとに，検討する。
本件賃貸借変更契約書（甲４）において，本件増築後建物の既存賃借部分の賃料額と追加賃借部分の賃料額は区別して記載されず，変更後の賃料額のみが記載されているところ，証拠（証人Ｃ，Ｄ）によっても，平成８年７月以降の本件賃貸借変更契約締結に至る交渉経過において，既存部分の賃料の増減額の問題を正面から取り上げて話合いを行った形跡は認められず，また，原告は，平成８年７月ころ，Ｂの開店を知り，それ以降，原告の主力店といえる本件建物における営業を維持するため，対抗措置として増床を行うことや，その前提として，増床工事のため閉店し，再開店に備えることに全社をあげて取り組んでいたことが認められ，被告としても，原告のそのような状況にかんがみて，既存部分の賃料の増減額の問題は
棚上げとしていた結果
，本件賃貸借変更契約を締結するに当たっても，既存部分の賃料について触れることはせず，被告が賃貸借変更契約に用いている定型書式をそのまま使用し，変更契約書（甲４）上，既存賃借部分と追加賃借部分についての賃料額について区別して記載しなかったものと認められる。
さらに，仮に，被告が，本件賃貸借変更契約において，既存賃借部分に関する賃料額を確認したとの認識を有していたならば，賃料減額を拒否した平成１１年８月５日付け回答書（甲１５）において，平成１０年９月の本件賃貸借変更契約の際，既存賃借部分に関する賃料額について改めて合意したので，それから１年もたたないうちに賃料改定を行う合理的理由がない旨回答するはずであるところ，単に，原告の主張する減額には応じられない旨記載したのみであることにかんがみると，被告の認識としても，原告との間で，本件賃貸借変更契約により既存賃借部分に関する賃料額を確認する意思であったとは認め難い。・　以上によれば，平成１０年９月１４日の時点で，原・被告間において，既存賃借部分についての賃料改定に関する合意が行われたと認めることはできず，既存賃借部分について現行賃料の合意がされた時点は，平成４年６月１０日であると認められる。
２　本件増築後建物の適正な月額賃料について（争点・）。・　本件増築後建物について，原告が賃料の減額請求をしている平成１１年８月１日の時点（以下「価格時点」という。）における適正賃料額を算定するに当たっては，不動産鑑定評価基準により承認されている差額配分法，利回り法，スライド法及び賃貸事例比較法の各手法を用いて試算賃料を算定し，本件賃貸借変更契約における具体的事実関係に即してこれらの各手法に基づく試算賃料を総合的に判断し，合理的な額を算定するのが相当である。
また，上記１のとおり，本件増築後建物の既存賃借部分についての賃料の前回合意時点は，平成４年６月１０日となるから，以下においては，同日を前回合意時点として価格時点の適正賃料額を判断する。
本件においては，原告の依頼に基づく株式会社Ｇ不動産鑑定士事務所（不動産鑑定士Ｇが代表者を務めている。）作成の鑑定評価書（甲２０。以下，同鑑定評価書による鑑定評価を「Ｇ鑑定」という。），不動産鑑定士である鑑定人Ｈによる鑑定（以下「Ｈ鑑定」という。）が実施されている。
ア　Ｈ鑑定の概要
Ｈ鑑定人は，平成４年６月１０日時点の賃料を従前賃料とした本件賃貸借契約における既存賃借部分（１万５０１０．００平方メートル）に関する価格時点の適正賃料額を評価した。
・　まず，対象となる土地の価格について，取引事例比較法により近隣地域及び同一需給圏内の類似地域における６事例を選択し，その取引価格について必要に応じて事情補正・時点修正を行い，事例地の個別的要因の標準化補正を行った上，地域要因の比較を行って，標準画地の比準価格を１０万９０００円／平方メートルと査定した。そして，標準価格（公示価格）との比準の結果，Ｉ（県）５－１より１０万１０００円／平方メートル，Ｊ（県）５－１より１０万１０００円／平方メートルと査定した。以上の結果を総合し，価格時点における１平方メートル当たりの標準画地の更地価格を１０万９０００円と査定し，対象地の個別的要因の格差率を７０パーセント，敷地面積を公簿に基づき１万２７７０．２６平方メートル
として，価格時点にお
ける対象地の更地価格を９億７４４０万００００円と査定した。他方，対象となる建物の価格については，再調達原価を１平方メートル当たり１３万５０００円と査定し，延床面積については公簿面積等を基に１万６９４３．０２平方メートルと算定してこれを乗じ，総額２２億８７３０万７７００円と査定した。そして，耐用年数に基づく方法（定額法）及び観察減価法を併用して，建物主体部分と設備部分についてそれぞれ減価修正を行い，減価修正後の価格時点における価格を１３億８５８０万００００円と査定した。さらに，対象不動産の一部が第三者に対して賃貸されていることから，総面積（１万６９１４．０８平方メートル）中の原告の既存賃借面積（１万５０１０．００平方メートル）の割合を０．８８７４と求めて，価格時点における基礎価格を２０億９４４０万００００円と査定した。
・　差額配分法による賃料について
対象不動産の総合期待回りを，土地の期待利回り（５パーセント）と建物の期待利回り（８パーセント）を土地と建物の価格で加重平均して６．８パーセントと算出した。そして，対象不動産周辺の用途を共同住宅とする収益用不動産３例の取引事例の取引利回りについての平均値が１０．５パーセントであることから，総合期待利回りを６．８パーセントとすることに合理性があるとした。さらに，対象不動産全体の必要諸経費等については，年１億５７９８万７１０７円と査定し，本件賃貸借契約における賃借部分（１万５０１０．００平方メートル）に関する必要諸経費は，賃借割合０．８８７４に応じて，１億４０１９万７７５９円と査定した。


そして，基礎価格に総合期待利回りを乗じた額に，必要諸経費等を加算して，積算賃料を年２億８２６０万００００円と査定し，これを正常実質賃料とした。
他方，実際支払賃料（年３億８７４３万３２００円）と，敷金（１億７６１０万６０００円）の運用益（敷金額に３パーセントを乗じたもの）を合算して，３億９２７１万３２００円と求めた。
以上を前提に，正常実質賃料と実際支払賃料との差額賃料（年額でマイナス１億１０１１万３２００円）について２分の１法を適用して配分し，これを実際実質賃料に加算して，年３億３７７０万００００円（月額２８１４万００００円）と査定した。
・　利回り法による賃料について
上記・のとおり，価格時点における対象地の更地価格を９億７４４０万００００円と査定したが，平成４年６月時点の対象地の基礎価格を求める前提として，同地の基礎価格を査定する際に比準に用いたＩ（県）５－１の標準価格の価格の変動率（０．７５３（平成１１年８月時点の１１万３０００円と，平成４年６月時点の１５万円から算出。））を求め，価格時点における更地価格を０．７５３で除して，平成４年６月時点の対象地の基礎価格を１２億９４００万００００円と査定した。
他方，建物については，平成４年６月時点の再調達原価を１平方メートル当たり１６万５０００円と査定し，延床面積については上記・と同様，１万６９４３．０２平方メートルと算定してこれを乗じ，総額２７億９５５９万８３００円と査定した。そして，耐用年数に基づく方法（定額法）及び観察減価法を併用して，建物主体部分と設備部分についてそれぞれ減価修正を行い，減価修正後の価格を２３億３４１０万００００円と査定した。
上記の土地価格と建物価格の合計は３６億２８１０万００００円であるところ，対象不動産の一部が第三者に対して賃貸されていることから，上記・で求めた総面積中の原告の既存賃借面積の割合（０．８８７４）を上記合計価格に乗じて，平成４年６月時点の基礎価格を３２億１９６０万００００円と査定した。以上を前提として，平成４年６月時点の必要諸経費等を１億７３５８万１７８２円と求め，これを上記・で求めた実際実質賃料に敷金運用益を合算した額３億９２７１万３２００円から減じて，同月当時の純賃料を２億１９１０万００００円と査定した。
これによると，平成４年６月時点の基礎価格に対する純賃料の割合，すなわち利回りは６．８パーセントとなるが，その後，価格時点までに約７年が経過し，その間に基礎価格が大幅に下落していること，賃料については保守性・遅行性という特徴があることを総合考慮し，価格時点における継続賃料利回りを９パーセントと査定した。
そして，価格時点における基礎価格（・のとおり，２０億９４４０万００００円）に上記継続賃料利回りを乗じ，これに価格時点における必要諸経費等（・のとおり，１億４０１９万７７５９円）を加算して，利回り法による賃料を年３億２８７０万００００円（月額２７３９万００００円）と査定した。
・　スライド法による賃料について
平成４年６月当時の純賃料（上記・のとおり，年２億１９１０万００００円）に，消費者物価指数，国内卸売物価指数，賃金指数，地価変動率（上記・のとおり，平成４年６月時点の対象地の基礎価格を求める前提として，同地の基礎価格を査定する際に比準に用いたＩ（県）５－１の標準価格の変動率），建設工事費デフレーター，ＧＤＰ，企業向けサービス価格指数を基に，建設工事費デフレーターを３，地価変動率を２，企業向けサービス価格指数及び国内卸売物価指数を１．５，賃金指数及びＧＤＰを１，消費者物価指数を０として算出した変動率（マイナス５パーセント）を乗じたものに，価格時点における必要諸経費等を１億４０１９万７７５９円を加算して，年３億４８３０万００００円（月額２９００万００００円）と査定した。
・　賃料の決定
対象不動産の実質賃料について，スライド法による賃料を重視し，その他の方法による賃料を比較考量して，月額２８５０万００００円と査定し，ここから敷金運用益（月額４４万００００円）を控除して，月額２８１０万００００円と決定した。
イ　Ｇ鑑定の概要
・　まず，対象となる土地の価格時点での価格について，取引事例比較法により近隣地域における４事例を選択し，その取引価格について必要に応じて事情補正・時点修正を行い，事例地の個別的要因の標準化補正を行った上，地域要因の比較を行って，標準画地の比準価格を１０万１０００円から１１万８０００円／平方メートルの間と査定し，標準価格（公示価格）との比準として，Ｉ（県）５－１より９万９１００円／平方メートルと査定して，これらを比較検討し，標準価格を１１万００００円／平方メートルと査定した。そして，対象地の個別的要因の格差率を１００パーセント，敷地面積を公簿に基づき１万２７７０．２６平方メートルとして，価格時点における対象地の更地価格を１４億０４７２万９０００円と査定した。
他方，対象となる建物の価格については，再調達原価を１平方メートル当たり１１万０６８４円と査定し，延床面積については１万６９５８．１６平方メートルと算定してこれを乗じ，総額１８億７７００万００００円と査定した。そして，耐用年数に基づく方法（定額法）及び観察減価法を併用して，現価率を４５パーセントと査定し，減価修正後の価格を８億４４６５万００００円と査定した。上記土地価格と建物価格の合計は２２億４９３７万９０００円であるところ，対象不動産の一部が第三者に対して賃貸されていることから，総面積中の原告の既存賃借面積の割合を０．８８７と求め，上記合計価格に同割合を乗じて，基礎価格を１９億９５１９万９０００円と査定した。
・　差額配分法による賃料について
対象不動産の総合期待回りを，土地の期待利回り（４パーセント）と建物の期待利回り（８パーセント）を本件土地と建物の価格で加重平均して５．５パーセントと算出した。


さらに，対象不動産全体の必要諸経費等については，年１億３７７２万０３１８円と査定し，本件賃貸借契約における賃借部分に関する必要諸経費は賃借割合に応じて，１億２２１５万８０００円と査定した。そして，基礎価格に総合期待利回りを乗じた額に，必要諸経費等を加算して，積算賃料を年２億３１８９万３９４５円（月額１９３２万４４９５円）と査定し，これを正常実質賃料とした。
他方，実際支払賃料（年額３億８７４３万３２００円）と，敷金（１億７６１０万６０００円）の運用益（敷金額に５パーセントを乗じた８８０万５３００円）を合算すると，年３億９６２３万８５００円となるところ，これと実際支払賃料との差額賃料（年額でマイナス１億６４３４万４５６０円）について２分の１法を適用して配分し，この差額を実際実質賃料に加算して，年３億０５２６万０９２０円（月２５４３万８０００円）円と査定した。
・　利回り法による賃料について
まず，対象となる土地の平成４年６月時点での価格について，取引事例比較法により近隣地域における４事例を選択し，その取引価格について必要に応じて事情補正・時点修正を行い，事例地の個別的要因の標準化補正を行った上，地域要因の比較を行って，標準画地の比準価格を１９万７０００円から２２万００００円／平方メートルの間と査定し，標準価格（公示価格）との比準として，Ｉ（県）５－１より１８万５０００円／平方メートルと査定して，これらを比較検討し，標準価格を２０万００００円／平方メートルと査定した。そして，上記・のとおり，対象地の個別的要因の格差率を１００パーセント，敷地面積を１万２７７０．２６平方メートルとして，平成４年６月時点における対象地の更地価格を２５
億５４０５万２０００円と査
定した。
他方，対象となる建物の価格については，再調達原価を１平方メートル当たり１６万９５３５円と査定し，延床面積については・のとおり，１万６９５８．１６平方メートルと算定してこれを乗じ，総額２８億７５００万００００円と査定した。そして，耐用年数に基づく方法（定額法）及び観察減価法を併用して，現価率を７０パーセントと査定し，減価修正後の価格を２０億１２５０万００００円と査定した。
上記土地価格と建物価格の合計は４５億６６５５万２０００円であるところ，上記・の事情から，総面積中の原告の既存賃借面積の割合を０．８８７と求め，上記合計価格に同割合を乗じて，基礎価格を４０億５０５３万２０００円と査定した。
以上を前提として，平成４年６月時点の必要諸経費等を１億２５８１万８０００円と求め，これを上記・で求めた実際実質賃料に敷金運用益を合算した額（年３億９６２３万８５００円）から減じて，同月当時の純賃料を２億７０４２万０５００円と査定した。
これによると，平成４年６月時点の基礎価格に対する純賃料の割合，すなわち利回りは６．７パーセントとなる。
そして，価格時点における基礎価格（・のとおり，１９億９５１９万９０００円）に上記継続賃料利回りを乗じ，これに価格時点における必要諸経費等（・のとおり，１億２２１５万８０００円）を加算した上，敷金運用益を減じて，利回り法による賃料を年２億４７０３万２０００円（月額２０５８万６０００円）と査定した。
・　スライド法による賃料について
平成４年６月当時の純賃料（上記・のとおり，年２億７０４２万０５００円）に，消費者物価指数，国内卸売物価指数，財務省関東財務局甲府財務事務所調査による「大型小売店舗（スーパー）売上高調」による売場面積当たりの売上高推移を基に，消費者物価指数及び卸売物価指数を各１５パーセント，売場面積当たり売上高調べの変動率（平成１０年度と平成４年度を比較したもの）を７０パーセントとして算出した変動率（マイナス２７．１パーセント）を乗じたものから，敷金運用益（８８０万５３００円）を減じ，価格時点における必要諸経費等１億２２１５万８０００円を加算して，年３億１０４８万８０００円（月額２５８７万４０００円）と査定した。
・　賃貸事例比較法による賃料について
取引事例比較法により周辺地域における対象不動産と類似の賃貸事例３事例（いずれも借主は本件原告である。）を選択し，その取引価格について事情補正・時点修正を行い，個別的要因の標準化補正を行って試算比準賃料を１平方メートル当たり１４５１円から１５１９円と査定し，そのうち，対象不動産と規模を同じくするショッピングセンターの賃貸事例に準じて，賃貸事例比較法による賃料を１平方メートル当たり１４５３円とし，本件賃貸借契約における賃借面積（１万５０１０．００平方メートル）を乗じて月額２１８１万００００円と査定した。
・　賃料の決定
スライド法及び賃貸事例比較法を重視し，その他の方法については参考にとどめて，前２者の試算賃料のほぼ中庸値である月額２３８０万００００円と決定した。
ウ　そこで，Ｈ鑑定及びＧ鑑定の当否について検討する。
・　差額配分法による賃料について
原告は，Ｈ鑑定が対象不動産の総合期待利回りを加重平均して求めたことについて，周辺の新規賃料事例をも考慮すべきであるのにしていないから，適正賃料の算出過程に疑問がある旨主張するが，Ｈ鑑定においては，対象不動産周辺に対象不動産と類似の収益用不動産の取引事例が皆無であったことから，用途を共同住宅とする収益用不動産３例の取引事例についての取引利回りを参考に，上記手法によって求めた総合利回りの合理性を検討しているのであるから，原告の疑問は当たらない。
また，原告は，Ｈ鑑定及びＧ鑑定が差額配分法における配分率について２分の１法を採用したことについて，そのような配分率とした理論的根拠が希薄である旨主張する。


しかしながら，差額配分法は，対象不動産の経済価値に即応した適正な実質賃料又は支払賃料と，実際実質賃料又は実際支払賃料との間に発生している差額について，契約の内容，契約締結の経緯等を総合的に勘案して，当該差額のうち貸主に帰属する部分を適切に判定して得た額を実際実質賃料又は実際支払賃料に加減して試算賃料を求める手法であり，不動産鑑定評価基準においては，貸主に帰属する部分につき，一般的要因の分析及び地域要因の分析により差額発生の要因を広域的に分析し，さらに対象不動産について，契約上の経過期間と残存期間，契約締結及び現在に至るまでの経緯，貸主又は借主の近隣地域の発展に対する寄与度等に関する分析を行うことにより判断するものとされているところ，貸主に帰属する
部分は，衡平の観点に
照らして判定すべきであるから，特段の事情が認められない限り，２分の１法を採用するのが相当である。
この点，本件において，上記第２の２の本件賃貸借契約及び本件賃貸借変更契約の経過に照らしても，貸主に帰属する部分を特に加重又は減軽すべき特段の事情は認められないから，２分の１法を採用することに問題はないというべきである。
・　利回り法による賃料について
・　原告は，Ｈ鑑定が平成４年６月時点の対象地の基礎価格を求める前提として，同地の基礎価格を査定する際に比準に用いたＩ（県）５－１の標準価格の価格の変動率を求め，価格時点における更地価格を上記変動率で除して，平成４年６月時点の対象地の基礎価格を１２億９４００万００００円と査定したことについて，そのような査定方法の妥当性に疑問があり，また，基準地とされた土地が地積約７４０平方メートルの近隣型小売店舗地であることを理由に，本件のような画地規模の大きいショッピングセンター用地の土地価格と同様の地価変動の推移をたどるとは思われない旨主張するので判断する。
この点，Ｇ鑑定について見るに，平成４年６月時点の基礎価格を求めるに当たり，取引事例比較法により近隣地域における４事例を選択した上で，比準価格を求めていることは上記イ・のとおりであるが，同鑑定においては，対象とされた標準化補正及び地域格差の修正率の根拠の詳細は明らかでなく，個別的要因の比較についての検証が困難であって，比準価格の妥当性の裏付けが不十分であると言わざるを得ない。
対象地の基礎価格を定めるに当たって，取引事例比較法の前提となる過去の一定時点における対象地に類する規模の大規模商業地に関する取引事例の収集が容易でないことは，Ｇ鑑定において採用された取引事例が地積約３９２平方メートルから約１６９２平方メートルという規模にとどまる路線商業地域内の事例であることに照らしても明らかである。
他方，Ｈ鑑定が平成４年６月時点の対象地の基礎価格を求める前提として，その価格変動率を参考としたＩ（県）５－１の基準地は，証拠（甲２２の２，甲２３の３）によれば，本件対象地の近隣地域内にある地積７４４平方メートルの土地であり，公法上の規制について，近隣商業地域，建ぺい率８０パーセントではあるが，実効容積率が２００パーセントである点及び土地の標準的使用及び最有効利用が商業地である点で本件対象地と共通しており，同地が近隣型小売店舗地であるとしても，その価格変動率を参考としたことに合理性がないとは言えない。・　これに対し，原告は，Ｉ（県）７－１を基準地とすべきであり，その価格変動率に準じて，４０パーセントの下落が相当である旨主張する。証拠（甲２４の１・２）及び弁論の全趣旨によれば，同地は準工業地域であり，実際には，山梨県内でも最大規模の各種卸売業等が集合する流通業務団地内に存在する事務用品卸売業の事務所所在地であることが認められる。しかしながら，証拠（甲２０，Ｈ鑑定）によれば，本件対象地の前面道路が主要幹線道路に接続しており，その主要幹線道路沿いにファミリーレストラン等の飲食店や小売店舗が建ち並び，交通量も多く，自動車利用客の誘引を期待できる地域であって，周辺町村を商業背後地とする県内有数の商業ゾーンを形成していること，県内随一の大規模分譲住宅団地であるＫ内に位置するという利便性を有することが認められるのであって，これらの事実にかんがみると，本件対象地のような大規模商業施設として利用されている土地が，上記Ｉ（県）７－１と同様の価格変動をたどるとは解しがたく，むしろ，本件対象地の価格の変動は近隣型小売店舗地に準じて考えるのが相当である。
・　また，原告は，Ｈ鑑定が継続賃料利回りについて，価格時点までに基礎価格が大幅に下落しているものの，賃料については保守性・遅行性という特徴があるとして，６．８パーセントから９パーセントへと補正したことが不当であるとする。しかしながら，もともと賃料の利回りは地価の動向と同一の方向にあるものではないし，賃料についての合意時点がバブル期である場合には，基礎価格が高いことから，継続賃料利回りが低く求められており，必ずしも適正な利回りであるということはできない上，地価公示価格で土地の収益価格を求める還元利回りについて見ても，地価が下がるにつれて上昇する傾向があるから，Ｈ鑑定における上記補正が合理性を欠くとは言えない。
・　スライド法による賃料について
原告は，本件対象不動産のような大型小売店舗については，その特殊性にかんがみ，大型小売店舗の収益性を考慮した評価手法を採用すべきであるとして，Ｇ鑑定における財務省関東財務局甲府財務事務所調査による「大型小売店舗（スーパー）売上高調」の推移を採用することが相当である旨主張する。しかしながら，スライド法とは，現行賃料を定めた時点における純賃料に変動率を乗じて得た額に，価格時点における必要諸経費等を加算して試算賃料を求める手法であるところ，その変動率は，現行賃料を定めた時点から価格時点までの間における経済情勢等の変化に即応する変動率を表すものであり，不動産鑑定評価基準においては，土地及び建物価格の変動，物価変動，所得水準の変動等を示す各種指数を総合的に勘案して求めるものとされており，家賃指数，市街地価格指数，消費者物価指数，卸売物価指数，賃金指数，ＧＮＰ等を基に判断すべきものとされている。
これらの指数は，対象不動産の所在地や利用状況等の個別的な事情によって左右されるものではなく，社会一般の経済状況に対応して変動するものであるのに対し，Ｇ鑑定が採用した上記「大型小売店舗（スーパー）売上高調」の推移は，対象不動産の個別的な事情のみならず，個別の小売店舗の営業努力に起因する要素も少なくないものであることを考慮すると，これをスライド法における変動率査定の主要な要素とすることには問題があると言わざるを得ない。
・　賃貸事例比較法の不採用について
原告は，Ｈ鑑定が対象不動産と類似の大規模店舗の一括賃貸事例を収集することができなかったとして，賃貸事例比較法を不採用としたことは合理性がない旨主張する。


平成１７年（行ケ）第１０６０６号審決取消請求事件
平成１８年４月１７日口頭弁論終結
判決
原告昭和電工株式会社
訴訟代理人弁理士武井秀彦，吉村康男
被告ＤＳＭニュートリションジャパン株式会社
訴訟代理人弁理士津国肇，齋藤房幸，小國泰弘
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は，原告の負担とする。
事実及び理由
第１原告の求めた裁判
「特許庁が無効２００５－８００２０号事件について平成１７年６月２４日にした審決を取り消す」との判決。。
第２事案の概要
本判決においては，書証等を引用する場合を含め，公用文の用字用語例に従って表記を変えた部分がある。
本件は，原告の有する「甲殻類養殖粉末飼料用添加物及び甲殻類養殖用飼料」に係る本件特許（後記）の請求項１ないし３について，被告が無効審判請求をしたところ，特許庁は，当該請求項に係る発明は後記引用例及び周知技術に基づき当業者が容易に想到し得たものであるとして，これを無効とするとの審決をしたため，原告がその取消しを求めた事案である。
１特許庁における手続の経緯
(1)本件特許（甲２）
特許権者：昭和電工株式会社（原告）
発明の名称：甲殻類養殖粉末飼料用添加物及び甲殻類養殖用飼料」「特許出願日：平成１０年１月２３日(特願平１０－１１４５６）原出願：特願昭６１－１２９２８３号（出願日：昭和６１年６月５日）の分割設定登録日：平成１１年６月２５日
特許番号：第２９４３７８６号
(2)本件手続
審判請求日：平成１７年１月２１日（無効２００５－８００２０）
審決日：平成１７年６月２４日
審決の結論：特許第２９４３７８６号の特許請求の範囲第１ないし３項に係る「発明についての特許を無効とする」。
審決謄本送達日：平成１７年７月６日（原告に対し）。２本件発明の要旨（以下,請求項の番号に応じて「本件発明１」などという）。１．有効成分としてＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類を含有することを特徴とするアスコルビン酸活性を有する甲殻類養殖粉末飼料用添加物。２．有効成分としてＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類を含有することを特徴とするアスコルビン酸活性を有する甲殻類養殖用飼料。３．飼料が粉末飼料である請求項２記載の甲殻類養殖用飼料。
３審決（甲１）の要旨
，，，（   ）審決は以下のとおり本件発明１ないし３は   後記引用例審判甲２・本訴甲４及び周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得たものであると判断した。
(1)請求人（被告）の主張及び証拠方法
ア主張
(ｱ)本件の特許請求の範囲第１ないし３項に係る発明は，後記甲１（本訴甲３）に記載された発明であり，特許法２９条１項３号の規定により特許を受けることができない。(ｲ)本件の特許請求の範囲第１ないし３項に係る発明は，後記引用例に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。
イ証拠方法
甲１（本訴甲３：米国特許第4179445   号明細書）甲２（本訴甲４：特開昭52-136160   号公報（以下「引用例」という））。甲３：小学館ランダムハウス英和大辞典」第7   刷951頁   昭和59年   1月10   日株式会社小「
学館
甲４：中島文夫編「岩波英和大辞典」第１版第１刷634頁   1970年1   月20日   株式会社岩波
書店
甲５：THEREADER'S   DIGEST・OXFORDWordfinder」560頁   1993年CLARENDON   PRESS・OXFORD「甲６：新村出編「広辞苑」第2版補訂版第   5刷昭和   55年9   月20日   352-353頁,580-581頁
株式会社岩波書店
甲７（本訴甲５：米康夫編「水産学シリーズ［54］養魚飼料－基礎と応用」111頁   昭和60）
年4月   15日株式会社恒星社厚生閣
甲８（本訴甲６：特開昭58-71847   号公報）甲９（本訴甲７：配合飼料講座編纂委員会編「配合飼料講座上巻   設計篇」3版600-601）頁昭和59   年6月   20日チクサン出版社甲10（本訴甲８：Bulletin   oftheJapanese   SocietyofScientific   Fisheries,40(4)）
413-419,1974
甲11本訴甲９   ：荻野珍吉編新水産学全集14   魚類の栄養と飼料初版294-298   頁昭和55（）   「」
年11月   15日株式会社恒星社厚生閣
甲12（本訴甲10   ：月刊海洋科学」12巻   12号「エビ類の栄養要求」864-871   頁1980年）「甲13本訴甲   15：荻野珍吉編新水産学全集   14魚類の栄養と飼料初版   204-211頁昭和   55（）「」
年11月   15日株式会社恒星社厚生閣
甲14（本訴甲11   ：水産庁振興部・監修「特用水産養殖ハンドブック」初版515-519頁   昭）
和54年   12月15   日株式会社地球社
甲15（本訴甲12   ：特開昭60-156349号公報）甲16（本訴甲13   ：特開昭48-80395号公報）
甲17：特許第2800116   号公報
甲18：吉藤幸朔著「特許法概説」第13   版124-125頁,268-269   頁2001年   11月30   日株式会
社有斐閣
甲19（本   訴甲14   ：Chen-Hsiung(Eldon)Lee   "SYNTHSESANDCHARACTERIZATION   0F）L-ASCORBATEPHOSPHATESAND   THEIRSTABILITIESIN   MODELSYSTEMS"1976甲20：ビタミン」Vol.41   No.6「アスコルビン酸リン酸エステルの化学と応用」1970年「
甲21：特許第２９４３７８６号公報
甲22：特許第2139541   号の無効審判請求事件の審決等


その１：無効2000-35460号事件審決
その２：平成14年（行ケ）第   256号事件判決その３：平成15年（行ヒ）第   269号事件決定甲23：特許第2800116   号の無効審判請求事件の審決等
その１：無効2002-35352号事件審決
その２：平成15年（行ケ）第   326号事件判決その３：平成16年（行ヒ）第   319号事件決定甲24：特許第2943785   号の無効審判請求事件の審決等
その１：無効2002-35353号事件審決
その２：平成16年（行ケ）第   126号事件判決甲25：特願昭６１－１２９２８３号の特許異議決定謄本甲26：BiochemicalSystematics   andEcology,Vol.8,pp.171-179,   1980甲27：山田常雄他編集「岩波生物学辞典」第3   版第234-235頁,846-847   頁1983年   3月10
日株式会社岩波書店
(2)被請求人（原告）の主張及び証拠方法
ア主張
(ｱ)本件発明１ないし３は，甲１（本訴甲３）に記載された発明とはいえない。(ｲ)本件発明１ないし３の構成及びその効果は，請求人の提出証拠から当業者が容易に想到又は予期し得ないものである。
イ証拠方法
乙１（本訴甲16：日本国弁理士，米国弁理士   Ａ作成の宣誓書2004年   5月21   日作成）乙２（本訴甲17：米国特許弁護士，日本国弁理士   Ｂ作成の宣誓書2004年   6月3   日作成）乙３（本訴甲18：米国特許弁護士，米国弁理士   Ｃ作成の宣誓書2004年   6月4   日作成）乙４（本訴甲36：   昭和58年度   放流技術開発事業報告書クルマエビ」昭和59   年3月）「
福井県栽培漁業センター
乙５（本訴甲37：   クルマエビ飼料」株式会社ヒガシマルホームページ2005/3/16）「乙６（本訴甲19：信州大学工学部物質工学科教授兼学長補佐   理学博士Ｄ作成の意見書平）
成16年8月27   日作成
乙７：特許第2943785公報
乙８（本訴甲20：桐蔭横浜大学教授,東京工業大学名誉教授   理学博士Ｅ作成の意見書）
平成16年5月26   日作成
乙９：E.CutoloandA.Larizza,   Gass.Chim.Ital.   91p.964-972（1961)乙10（本訴甲21   ：内田亭監修「動物系統分類学第１巻総論・原生動物」第   1刷17-23）頁1962年   5月15   日株式会社中山書店乙11本訴甲   22：Journal   oftheChinese   BiochemicalSocietyVol.13,   No2,pp.60-69,（）「」（1984）
乙12（本訴甲23   ：Agric.Bio1.   Chem.,」45(9),1959-1967,（1981））「乙13（本訴甲24   ：Exp.Anim.」   26(3),223-229,1977）「乙14（本訴甲25   ：栄養と食糧，第   18巻，第1   号，63－65   頁，1965年）「」乙15（本訴甲26   ：小川和朗，小田琢三，黒住一昌，杉野幸夫編集「細胞学大系１概説・）細胞膜」3版79-85   頁昭和50   年6月   30日株式会社朝倉書店乙16（本訴甲27   ：小川和朗，大村恒雄，村松正実，堀川正克編集「細胞生物学3細胞構）造と物質代謝」第1版   236,290-291頁1977.4.28   理工学社（），，，   「」乙17   本訴甲28：小川和朗   小田琢三黒住一昌杉野幸夫編集   細胞学大系3小器官   II再版412-413頁   昭和50年   6月10   日株式会社朝倉書店乙18（本訴甲29   ：FOODSCIENCE   Volume2:PRINCIPLES   OFENZYMOLOGYFOR   THEFOOD）「SCIENCES」p.494,COPYRIGHT   1972乙19（本訴甲30   ：東京海洋大学海洋科学部教授，同大学大学院海洋科学技術研究科長）Ｆ博士の意見書平成16   年9月   6日作成乙20（本訴甲31   ：JournalofFaculty   ofFisheries,Prefectural   UniversityofMie,）Vol.6,No.3p.291-301,December15,   1965乙21（本訴甲33   ：ビタミン」49巻   11号（11月）1975，p.439-444）「乙22（本訴甲34   ：J.Nutr.108，p.1761-1766   (1978)）乙23本訴甲   35：Annalsof   theNewYork   AcademyofSciences,   vol.258,p.81-101(1975)（）乙24：THE   ADVANCEDLEARNER'SDICTIONARY   OFCURRENTENGLISH」   語学教育研究所編現「代英英辞典初版第15   刷273頁   1972年株式会社開拓社乙25（本訴甲32   ：DAVIDE.METZLER   「生化学（上」第1   版第1刷   352頁1979   年3月   15））
日株式会社東京化学同人
乙26（本訴甲38   ：DEVELOPMENTALANDCOMPARATIVE   IMMUNOLOGY,Vol.6,pp.601-611.   1982）「」乙27の１：月刊   養殖1997年   9月号117-121   頁養殖魚類に対する免疫賦活物質の活用
高橋幸則著
乙27の２：水産大学校   教員研究情報データベース独立行政法人水産大学校作成（最終更新日：2004-02-21)
乙28：フレグランスジャーナル   No.63(1983)，28-29頁「ビタミンＣおよびその誘導体
の作用」石田幸久著
乙29（本訴甲39   ：特公昭47-40277号公報）乙30（本訴甲40   ：特公昭57-43219号公報）(3)引用刊行物に記載された発明（以下，審決中の証拠番号は，本訴の証拠番号に置き換える）。
ア引用例（甲４）


「上記摘示事項（判決注：引用省略）中…「Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェート及び２－サルフェート誘導体類は動物中でビタミン活性を示し，動物によって有用な安定なビタミンＣ誘導体とされ，このものは例えば魚の餌の補充剤として用いられることが知られている。ホスフェートエステル基を開裂することが知られている酵素が動物の消化系に存在するから，かかる２－ホスフェートエステルは，ほとんど全ての動物中で活性を示すと考えられる」の記。，，「」「」，載から   引用例にはＬ－アスコルビン酸の２－ホスフェート誘導体は   ビタミンＣ活性すなわち，アスコルビン酸活性を示す有効成分として「魚の餌の補充剤として用いられる」，ことが記載されていると認められる。
そして，摘示事項c．において「Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートを合成するいくつか，の方法が過去に提案されてきておりまた該ホスフェートエステルが期待通り高ビタミンＣ効力を有することが示されている」として例示されている，Ｌ－アスコルベート２－ホスフェー。トは「Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートマグネシウム塩」であり，また「本発明の最も，   ，重要な目的は，分析化学的に純粋な状態で容易に回収でき，しかも酸素の存在により又は高熱条件下で活性を失うことなく食品系におけるビタミンＣ源又はビタミンプレミックスとして使用しうるアスコルビン酸のホスフェートエステルを高収率で製造するための工業的に使用しうる方法を提供することにある（摘示事項d   ）として，その製造方法が実施例１ないし５に具」．体的に開示され，純粋な状態で回収されているアスコルビン酸のホスフェートエステルは，いずれもその塩類である（摘示事項e．ないしk   ）から，上記「Ｌ－アスコルビン酸の２－ホス．フェート誘導体」は「Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートの塩類，すなわち   「Ｌ－アス，」，コルビン酸－２－リン酸エステルの塩類」を含むものである。そうすると，引用例には「有効成分としてＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩，類を含有する，アスコルビン酸活性を有する魚の餌の補充剤（以下「引用発明１」という）」。が実質的に記載されているということができる」。
イ甲５
「甲５には「現在市販されている海水魚用配合飼料の形状」として「粉末（マッシュ   」，，）と「固型」が記載されており「固型」には「ペレット「クランブル   「多孔質ペレット」，」，」，が列挙されている（111頁   12行及び表10・1   」。）
ウ甲６
「甲６には，一般の配合飼料は固形のペレット，クランブル，フレークあるいはマッシュであること（2頁左上欄5-7   行，及び，ビタミン混合を配合したクルマエビ，ガザミ，ヒラメな）どの稚魚用配合飼料が実施例１及び２3頁右上欄   1-19行として記載され   さらに実施例１（），   ，の「稚魚用配合飼料」をクルマエビ（試験例１（3頁左下欄17   行-右下欄9行   ，ガザミ（試））験例２，３（3頁右下欄10   行-4頁右上欄下から13   行，ヒラメ（試験例４（4頁右上欄下か））ら12行-左下欄末行   ）において行った飼育試験が記載されている」）。
エ甲７
「甲７には「クルマエビ用配合飼料の形状は，粉末を『練り餌』としていた時代もあった，が，現在では殆んどが径２ｍｍ，長さ数ｃｍのペレットである（600頁   17-19行）ことが記。」載されている」。
オ甲８
「甲８には「クルマエビの精製合成餌料に関する研究－I   餌料の基本組成」と題する報告，書において，アスコルビン酸を含むビタミン混合物（415頁Table3）を配合したクルマエビ用配合餌料（414頁下から6   行-415頁下から2   行）を用いて飼育試験を行ったこと，クルマエビ用配合餌料における「無機塩混合物組成はクルマエビ用配合餌料の灰分の分析値とマダイ用，精製試験餌料の無機塩混合物の組成を参考とし（414頁末行-415   頁下から5行）たことが記」載されている」。
カ甲９
「甲９には「粉末飼料：主にねり餌用で，幼魚用，育成用，そして単独用，混合用など，，用途，魚種，ステージに応じて種々のものが製造されている」こと「原料の選定と合わせて，原料を微粉化することが必要となる．そのため，特殊な微粉砕機を設置している工場が多い」こと「粉末からねり餌を作る場合，添加物を混入するには都合が良いので，着色剤や治療剤，を添加する目的にしばしば使用される（294頁下から   2行－295   頁下から9行）ことが記載さ」れている。
キ甲１０
「甲１０には「イセエビ，クルマエビなどのエビ類について，グルコースからビタミンＣ，への合成能をしらべた結果，ほとんど合成能のない」ことから，ビタミンＣの「飼料としての必要性」が記載され，また「飼料製造中及び飼料製造後保存中のビタミンＣは不安定で，と，くに飼料製造中の熱処理により，添加量の４０％が破壊される（870頁左欄下から   15-7行）」ことが記載されている」。
ク甲１５
甲１５にはビタミンＣに関しクルマエビについて試験を行   ったことビタミンＣ「，「，「」   ，「欠乏または不足の飼料を与えた区では高水温時にへい死率が著しく高くなり，へい死したエビの多くは殻皮の周辺が灰白色化していた（210頁   12-16行）ことが記載されている。」
ケ甲１１
「甲１１には「オニテナガエビの養殖事例」として，マス用ペレット，コイ用ペレットを，投与した事例（517頁表III-90）が記載されており，また   「マス稚魚用ペレット（Ｐ・３），を用いて試験した結果，増肉系数１．８～２．２という結果が得られているが，魚のアラ等と交互に投与するとよいようである。１日に食べる量はペレットの場合，体重の２～３％，魚肉で約１０％である（516頁下から   2行-517頁下から   4行）ことが記載されている」。」。
コ甲１２
「甲１２には「グルタチオンを使用する魚介類の養殖方法及びグルタチオンを含有した魚，介類飼料（1頁右下欄   11-12行）において「対象となる養殖魚介類としてはブリ，タイ，ウ」，ナギ，シマアジ，トラフグ，ヒラメ，アユ，コイ，マス，などの魚類，ガザミ，クルマエビな，，，。」（）どの甲殻類   アワビホタテガイカキなどの貝類などが例示される   2頁左下欄11-15   行ことが記載されている」。
サ甲１３
「甲１３には「魚貝類用餌料の製造法（特許請求の範囲）において   「ここにいう養魚貝，」，とは，うなぎ，はまち，えび，かに，あわび，ます，こい，あゆ等のクランブル又はマッシュタイプの餌料を食べる魚，貝，甲殻類等を指している（1頁右下欄   20行-2頁左上欄   3行）。」ことが記載されている」。


(4)本件発明１について
(4-1)引用発明１と本件発明１の対比
「上記したとおり，引用例には「有効成分としてＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステ，ルの塩類を含有する，アスコルビン酸活性を有する魚の餌の補充剤」が実質的に記載されている。ここで「魚の餌の補充剤」とは，実質上「魚」の養殖用の「餌」に配合される添加剤を，，意味しているから，引用発明１は「水産養殖用飼料用添加物」という技術的概念に包含され，るということができる。一方，本件発明１の構成である「甲殻類養殖粉末飼料用添加物」も，また「水産養殖用飼料用添加物」という技術的概念に包含されるものである。，
そこで，本件発明１と引用発明１とを対比すると，
両者は「アスコルビン酸活性を示す有効成分としてＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類を含有する水産養殖用飼料用添加物」である点で一致しており，以下の点で相違す。ると認められる。
(i)水産養殖の対象が，本件発明１では甲殻類の養殖であるのに対して，引用発明１では魚の養殖である点。
(ii)飼料の形態が，本件発明１では粉末飼料であるのに対して，引用発明１では飼料の形態は明らかでない点」。
(4-2)相違点についての判断
ア相違点(i)について
「甲殻類は魚類と並ぶ代表的な水産養殖動物であり，養殖技術の分野において甲殻類の養殖と魚の養殖とは極めて近接した関係にある。例えば，甲６には，ビタミン混合を配合した「稚」，，，魚用配合飼料   をクルマエビガザミなどの甲殻類とヒラメなどの魚の飼育に用いることが甲１１には「オニテナガエビの養殖事例」として，マス用ペレット，コイ用ペレットを投与，，，「」，した事例がまた甲１２には   グルタチオンを含有した魚介類飼料を用いた養殖において「対象となる養殖魚介類としてはブリ，タイ，ウナギ，シマアジ，トラフグ，ヒラメ，アユ，コイ，マス，などの魚類，ガザミ，クルマエビなどの甲殻類などが例示される」ことが，さらに甲１３には「うなぎ，はまち，えび，かに，あわび，ます，こい，あゆ等のクランブル又，はマッシュタイプの餌料を食べる魚，貝，甲殻類等」の「魚介類用餌料の製造法」が記載されているように，両者間で飼料の共用もしくは転用が広く行われている。また，甲８には「ア，スコルビン酸を含むビタミン混合物を配合したクルマエビ用配合餌料」を用いた飼育試験において「クルマエビ用配合餌料」における「無機塩混合物組成はクルマエビ用配合餌料の灰分，，」，の分析値とマダイ用精製試験餌料の無機塩混合物の組成を参考としたことが記載されており飼料設計においても魚類飼料に関する技術的事項が甲殻類の飼料に適用されている。ところで，甲１５には「クルマエビについて」のビタミンＣに関する「試験」によると，，ビタミン「Ｃ欠乏又は不足の飼料を与えた区では高水温時にへい死率が著しく高くなり，へい死したエビの多くは殻皮の周辺が灰白色化していた」ことが記載されており，また，甲１０にはイセエビクルマエビなどのエビ類   はグルコースからビタミンＣへの合成能を   ほ，「，」「   」「とんど」備えていないことから，ビタミンＣを「飼料」に添加することの「必要性」が述べられている。
そうすると，アスコルビン酸活性を示す有効成分としてＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類が魚の餌の補充剤として用いられるという，引用例が実質的に開示する技術事項に接した当業者は，甲殻類の養殖において，上記の塩類を餌の補充剤として用いれば，甲殻類に不足するビタミンＣ，すなわちＬ－アスコルビン酸を補えるであろうことを予測するものであり，また実際に用いてその効き目を試すものといえるから，(i)の相違点の構成に格別な困難性はない」。
イ相違点(ii)について
「魚の養殖用飼料として粉末（マッシュ）飼料は広く知られており（例えば，甲５，６，９が挙げられる，また甲殻類養殖用の粉末（マッシュ）飼料も同様に周知である（例えば，。）甲６，７，１３が挙げられる。そうすると，引用例に開示された「有効成分としてＬ－ア。），スコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類を含有する，アスコルビン酸活性を有する魚の餌の補充剤」を甲殻類養殖用飼料用添加物として用いる際の飼料の形態を，周知の飼料形態である粉末飼料とすることは単なる設計事項にすぎない」。
ウ作用効果について
「そして，上記の各相違点を備えた本件発明１の効果も引用発明１及び周知技術から当業者が予測し得る範囲内のものであって，格別顕著なものとはいえない」。
(5)本件発明２について
「引用例には「有効成分としてＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類を含有す，る，アスコルビン酸活性を有する魚の餌の補充剤」が実質的に記載されている。ここで「魚の餌の補充剤」とは，実質上「魚」の養殖用の「餌」に配合される「補充剤」を意味している，ということができるから，引用例には上記「補充剤」を配合した飼料，すなわち「有効成分，としてＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類を含有する，アスコルビン酸活性を有する魚の養殖用飼料（以下「引用発明２」という）が実質的に開示されているということが」。できる。
そこで，本件発明２と引用発明２とを対比すると，養殖用飼料が，本件発明２では甲殻類養殖用飼料であるのに対して，引用発明２では魚の養殖用飼料である点で両者は相違しており，その余の点では両者に差異は認められない。
上記の相違点について検討すると，…甲殻類養殖用飼料と魚の養殖用飼料との間で飼料の共用もしくは転用が広く行われており，飼料設計においても魚類飼料に関する技術的事項が甲殻類の飼料に適用されている。そして，甲殻類の養殖においてビタミンＣ，すなわちＬ－アスコルビン酸を「飼料」に添加することの「必要性」が認識されていることから，有効成分としてＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類を配合した飼料が魚の養殖用飼料として用いられるという，引用例が実質的に開示する技術事項に接した当業者は，上記の塩類を配合した飼料を甲殻類の養殖用として用いれば，甲殻類に不足するビタミンＣ，すなわちＬ－アスコルビン酸を補えるであろうことを予測するものであり，また実際に用いてその効き目を試すものである。
そして，上記の相違点を備えた本件発明２の効果も，上記したとおり引用発明２及び周知技術から当業者が予測し得る範囲内のものであって，格別顕著なものとはいえない。したがって，本件発明２は引用発明２及び周知技術から当業者が容易になし得たものである」。
(6)本件発明３について
「本件発明３は，本件発明２を限定して「飼料が粉末飼料である」ことを特定したもので，ある。そして，甲殻類養殖用飼料において，飼料の形態を粉末飼料とすることは単なる設計事項にすぎないことは，…「(ii)の相違点について」の検討として記載したとおりであり，本件発明３の効果も引用発明２及び周知技術から当業者が予測し得る範囲内のものであって格別顕著なものとはいえない。


したがって，本件発明３は引用発明２及び周知技術から当業者が容易になし得たものである」。
(7)被請求人（原告）の主張について
ア主張(i)について
(ｱ)主張(i)
「(i)引用例には「L   －アスコルビン酸の２－ホスフェート及び２－サルフェート誘導体類，は動物中でビタミン活性を示し，動物によって有用な安定なビタミンC誘導体とされ，このものは例えば魚の餌の補充剤として用いられることが知られている」なる記載があるが「この。，もの，すなわちL   －アスコルビン酸の２－ホスフェート誘導体類は，ジ－アスコルビル－２」－ホスフェートあるいはその塩等をも含みうるのであり，L－アスコルビン酸２－ホスフェートの塩であるとは限らない。さらに「魚の餌の補充剤」の記載は「魚からなるヒトの食事」，の誤訳（甲１６～１９）であって，引用例出願以前にL－アスコルビン酸２－リン酸エステルの塩を魚の餌の補充剤として用いた事実はない（甲３０」）。
(ｲ)判断
「(i)の主張については，引用例における摘示事項c．e．f．によれば「L   －アスコルベー，ト２－ホスフェート」が「L－アスコルベート２－ホスフェートの塩」をも意味していることが明らかであり，また，摘示事項d．に記載のように「ビタミンＣ源又はビタミンプレミック，スとして使用しうるアスコルビン酸のホスフェートエステルを高収率で製造する」ことを最も重要な目的とする引用発明において，実際に最終生成物として単離されているのは「L－アスコルベート２－ホスフェートの塩」のみである（実施例１ないし５）ことから，引用例においては「L－アスコルベート２－ホスフェートの塩」をビタミンＣ源として記載しているもので，あるそうすると摘示事項   bのＬ－アスコルビン酸の２－ホスフェート及び２－サルフェー。，   ．「ト誘導体類は動物中でビタミン活性を示し，動物によって有用な安定なビタミンＣ誘導体とされ，このものは例えば魚の餌の補充剤として用いられることが知られている」との記載にお。いても「L－アスコルベート２－ホスフェートの塩」が   「魚の餌の補充剤に用いられる」も，，のとして実質的に記載されているものである。
被請求人はさらに「魚の餌の補充剤」の記載は「魚からなるヒトの食事」の誤訳であると，主張して甲１６～１９を提出しているが（これらの証拠は）引用例の対応米国特許明細書，（），。甲３   の解釈に関するものであり該解釈が引用例の記載に直接影響を与えるものではない引用例は，全体としてみれば，食品に使用し得るL－アスコルベート２－ホスフェートの合成法について記載したものということはできるが，摘示事項b．には，Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートが，単に，食品に添加したときにビタミンＣのように容易に酸化されないという，，利点を有するのみならず動物の体内でビタミン活性を示すものであることが説明されており特に，摘示事項b．の「Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェート及び２－サルフェート誘導体類は動物中でビタミン活性を示し，動物によって有用な安定なビタミンＣ誘導体とされ，このものは例えば魚の餌の補充剤として用いられることが知られている」との記載における「魚の餌の補充剤」は「例えば」との記載からみて，その直前に記載された「動物によって有用な，安定なビタミンＣ誘導体とされ」ることの例を挙げたものと解することができ，続いて「ホ，スフェートエステル基を開裂することが知られている酵素が動物の消化系に存在するから，かかる２－ホスフェートエステルは，ほとんど全ての動物中で活性を示すと考えられる」とした上で，摘示事項c．で，実際に，期待どおりにビタミン活性が示されることを，モルモットの例を挙げて説明し，ヒトにおいても同様の効果が期待されることを説明して，摘示事項d．のＬ－アスコルベート２－ホスフェートの食品への使用についての記載につながっていると解すことができる。そうすると，引用例の「魚の餌の補充剤」の記載が，その文脈上，不自然であるとはいえない。仮に，被請求人が主張するとおり，引用例に係る出願当時，L－アスコルビン酸２－リン酸エステルの塩を魚の餌に使用したことを示す例が知られていなかったとしても，そのことが引用例の上記記載事項の認定を左右するものではない」。
イ主張(ii)について
(ｱ)主張(ii)
「(ii)引用例における「ホスフェートエステル基を開裂することが知られている酵素が動，物の消化管に存在するから，かかる２－ホスフェートエステルは，ほとんど全ての動物中で活性を示すと考えられる」の記載中「動物」とは哺乳動物を指す。また，引用例に記載された。，唯一の実験例はモルモットの例にすぎない。このモルモットの例から魚にもL－アスコルビン酸の２－ホスフェートが有効であるということはできず（甲２１，３２，当業者が引用例の）記載を読んだとしても，この記載でホスフェート誘導体がビタミンＣとして活性をもつ水産養殖用飼料添加物として使用できるとは考えなかったはずである（甲３０。また「ほとんど全），ての動物中で活性を示す」の記載は科学的妥当性を欠く（甲１９，２０」）。
(ｲ)判断
「(ii)の主張については，被請求人は，引用例の発明者（Ｇ）と同一人を承認者とする学位，，，，論文である甲１４に   動物としてモルモットサルヒトしか記載されていないとの理由から引用例における「動物」とは哺乳動物を指すと主張するが，引用例と甲１４とは互いに独立した別個の刊行物であり，甲１４の記載内容を根拠として引用例に記載された「全ての動物」が哺乳動物に限定されると解釈すべき必然性はない。
被請求人は，甲１９～２１，３２を提出して，モルモットの例から魚にもL－アスコルビン，，酸の２－ホスフェートが有効であるということはできないことを主張するが引用例においてL－アスコルベート２－ホスフェートのマグネシウム塩が，モルモットの体内においてL   －アスコルベート（L－アスコルビン酸）の形に活性化される（摘示事項c   ）のと同じように，L．－アスコルベート２－ホスフェートの塩が，魚の体内でも開裂されて活性を示すことは，当業者が合理的に理解し得ることである」。
ウ主張(iii)について
(ｱ)主張(iii)


「(iii)アルカリホスファターゼの基質特異性は，生物の種類，その採取器官により異なる甲２２～２５したがって甲殻類がビタミンＣを必要とすること   及びエビの肝膵臓中（）。，，   （腸腺にアルカリホスファターゼが含まれることが知られていたとしても甲殻類において   L），，－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩が有効であるとはいえない。また，甲殻類の消化系において酸性ホスファターゼが存在していたとしても，それのみで，アスコルビン酸の２－リン酸塩を有効化するとは到底いえない甲２６～２９酵素の作用条件も酵素の起源によっ（）。て異なり，生物種ごとに異なる（甲３１）から，甲殻類におけるホスファターゼの作用条件及び甲殻類の消化系等の臓器のｐＨ等が明らかでなければ，甲殻類において，L－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩が開裂し，有効化するとはいえない」。
(ｲ)判断
「(iii)の主張については，アルカリホスファターゼに基質特異性が存在するとして被請求人が提出した甲２２～２５，並びに，酸性ホスファターゼに基質特異性が存在するとして被請求人が提出した甲２６～２９は，いずれも甲殻類の消化系に存在するホスファターゼの基質特異性に関するものではなく，これらの証拠をもって，甲殻類の消化系には，L－アスコルビン酸２－リン酸エステルの塩を開裂するホスファターゼが存在しないと直ちに結論付けることはできず，これらの証拠の存在が，引用例に記載された「魚の餌の補充剤」を甲殻類の餌の補充剤に適用する際の阻害要因になるとはいえない。
被請求人はまた，甲３０，３１を提出して，甲殻類におけるホスファターゼの作用条件及び甲殻類の消化系等の臓器のｐＨ等が明らかでなければ，甲殻類において，L－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩が開裂し，有効化するとはいえないことを主張するが，上記したとおり，引用例には「アスコルビン酸活性を示す有効成分としてＬ－アスコルビン酸－２－リ，ン酸エステルの塩類を含有する魚の餌の補充剤」が実質的に記載されているのであり，上記記載に接した当業者は，アスコルビン酸活性を示す有効成分としてＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類が魚の餌の補充剤として用いられることを実体を伴って合理的に認識し，甲殻類の養殖において，上記の補充剤を甲殻類の餌の補充剤として用いることを試みるものであり，甲殻類におけるホスファターゼの作用条件及び甲殻類の消化系等の臓器のｐＨ等が明らかにならないうちは，上記の補充剤を甲殻類の餌の補充剤として適用することができないということにはならない」。
エ主張(iv)について
(ｱ)主張(iv)
「(iv)甲殻類において，L－アスコルビン酸２－リン酸エステルの塩が有効であるといえなければ，甲殻類養殖用ペレット飼料に，L－アスコルビン酸２－リン酸エステルの塩を添加しようとはせず，また，L－アスコルビン酸２－リン酸エステルの塩の甲殻類に対する効果を予，，。」測できないのであるから本件発明は   引用発明から当業者が容易に発明できたものではない
(ｲ)判断
「(iv)の主張については，上記したとおり，引用例には「有効成分としてＬ－アスコルビ，ン酸－２－リン酸エステルの塩類を含有する，アスコルビン酸活性を有する魚の餌の補充剤」が実質的に記載されている以上，魚のみならず，これを甲殻類に用いた場合の効果は当業者で，。」あれば十分に予測が可能でありまた実際に試みてその効果を確認しようとするものである
(8)結論
「本件発明１ないし３の特許は特許法２９条２項の規定に違反してなされたものであり，同法１２３条１項２号に該当するので，請求人の主張する他の無効理由を検討するまでもなく，その特許は無効とすべきものである」。
第３原告の主張の要点
審決は，引用発明１の認定を誤り，本件発明１と引用発明１の一致点及び相違点の認定を誤り，さらに本件発明１の進歩性の判断を誤ったものであり，これらは本件発明１ないし３の進歩性に関する審決の結論に影響するものであるから，取り消されるべきである。
１本件発明１について
1-1取消事由1-1（引用発明１の認定の誤り）審決は，引用例には「有効成分としてＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類を含有する，アスコルビン酸活性を有する魚の餌の補充剤」が実質的に記載されていると認定した。しかし，この認定は，以下の理由から，誤りである。(1)引用例には「魚の餌の補充剤として用いられることが知られている」と記。載されているにすぎず「魚の餌の補充剤として用いられる」とは記載されていな，い「魚の餌の補充剤として用いられることが知られている」との記載は，Ｌ－ア。。スコルビン酸２－ホスフェートが魚の餌の補充剤として現に用いられているか，少なくともかなりの確度の実験がなされ，魚の餌の補充剤に用いられることが当該分野の研究者等においてある程度確実であると客観的に認識でき，このことが当業者において広く知られている過去の事実があることを意味する。しかるに，審決は，「魚の餌の補充剤として用いられることが知られている」から「知られている」。を切り離し，この記載が上記過去の事実を表すのではなく，Ｌ－アスコルビン酸２－ホスフェートが「魚の餌の補充剤」として使用可能であると類推している。このように，実質的に意味内容を変更した記載を根拠として，引用例に「有効成分としてＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類を含有する，アスコルビン酸活性を有する魚の餌の補充剤」が実質的に記載されているとした審決の認定は誤りである。


(2)そもそも，引用例の「魚の餌の補充剤として用いられることが知られている」との記載は事実ではない。甲４１は，引用発明１に係る特許出願当時の技術。水準を明らかにするため，各種文献を調査した報告書であるが，これによれば，引用発明１に係る特許出願時以前に，Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェートを魚の餌に使用した実例や実験についての報告は一切ない。被告は，乙７等の記載を根拠に，引用例の上記記載は実体を伴ったものであると主張するが，乙７は，引用例頒，。布日から８年経過後の刊行物であって本件特許出願のわずか１年前のものであるさらに，乙７に記載されたＬ－アスコルビン酸２－ホスフェートは，遊離酸としてのＬ－アスコルビン酸のリン酸エステルであり，極めて加水分解されやすいため，Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートがナマズに投与する前に既にＬ－アスコルビン酸に加水分解されている可能性がある。したがって，乙７の記載は，Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートが，ナマズの消化系において，ホスファターゼにより開裂され，体内でＬ－アスコルビン酸に変換されることを示すものとはいえない。(3)引用例における「魚の餌の補充剤として用いられることが知られている」。との記載は，対応する米国特許明細書（甲３）の「thedietof   fish」という用語の誤訳であって，正しくは「魚からなるヒトの食事の補充剤として用いられる可能性がある」と訳すべきものである（甲１６～１８。。）1-2取消事由1-2（引用発明１と本件発明１との一致点及び相違点の認定の誤り）
引用例に「有効成分としてＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類を含有する，アスコルビン酸活性を有する魚の餌の補充剤」が記載されているとの審決の認定は誤りであるから，審決の引用発明１と本件発明１との一致点及び相違点についての審決の認定も誤りということになる。
1-3取消事由1-3（相違点(i)の判断の誤り）審決の引用発明１の認定は誤りであるから，当業者が引用例の記載に接したとしても，Ｌ－アスコルビン酸-２－リン酸エステルの塩類の甲殻類に対する有効性を予測し，あるいは試してみることは困難である。仮に，審決の認定するとおり，引用例には「有効成分としてＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類を含有する，アスコルビン酸活性を有する魚の餌の補充剤」が記載されているとしても，以下のとおり，本件発明１の相違点(i)に係る構成は，引用発明１に基づき，当業者が容易に想到し得たものではない。
(1)引用例には，Ｌ－アスコルビン酸２－ホスフェートが動物において実際に，，有効であることを示す実験的根拠としてはモルモットの例しか記載されておらずモルモットの例から類推されたにすぎない魚の餌の補充剤に関する記載を根拠として，さらに甲殻類に対する類推を行うべきでない。
一般に薬剤が活性を有するか否かは，生物の種により異なるのであり，酵素が関与する薬剤等の代謝制御は同じではなく，他種の生物には必ずしも適用できない（甲１９，２０，３０，３２。ある動物に対し，ある薬剤が有効であることが，）実験データにおいて確認され，この有効性が他の動物についてある程度予想できるとしても，実験するまでは確実なことはいえないことは技術常識である。まして，魚と哺乳動物は同じ脊椎動物ではあるが，甲殻類は無脊椎動物であり，脊椎動物と甲殻類とは動物系統上の位置が全く異なる（甲２１。甲殻類は，魚と）比べても極めてかけ離れた生物であり，甲４５の１にも，甲殻類を代表するクルマエビと魚類について「車エビが分類学的にも，生理学的にも，特に生体防御機能，において魚類と全く相違している２欄２～４行   と記載されているしたがっ，」（）。て，仮に魚あるいは哺乳動物において有効であるＬ－アスコルビン酸誘導体があったとしても，その誘導体が甲殻類においても有効であるとはいえない。(2)審決も指摘するとおり，確かに，甲６，８，１１～１３には，養殖用の魚と甲殻類との間で，飼料の共用ないし転用が行われる場合があることが記載されている。しかしながら，全ての場合に，このような共用や転用が行われるわけではない。例えば，特定の薬剤，本件でいえば，Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類が甲殻類に有効であるといえなければ，Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類を甲殻類の飼料の添加剤とすることはあり得ない。また，甲３６，３７において，クルマエビ用飼料と記載されているように，養魚用飼料と甲殻類用飼料は区別されて使用されており，さらに，被告会社でも同様に区別されて使用されている（甲５１。）
(3)Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類は高価な薬剤であり，散逸するという問題があるため，甲殻類の摂餌行動を考えると，Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類を甲殻類の飼料の添加剤とすることは，到底容易に想到し得るとはいえない。