イ(ア)　そもそも確認訴訟は，①原告の権利又は法律的地位に危険・不安が現存し（必要性），かつ，②その危険・不安を除去する方法として，原告・被告間でその訴訟物たる権利又は法律関係の存否の判決をすることが有効，適切である場合（実効性）に，確認の利益が肯定されるというべきである。原告は米国ネヴァダ州にあるHealthCo.net社に原告製品を販売していたものであり，同州の民事訴訟法（修正法）には，外国判決を承認する規定（NRS17.350）がある。また，米国ネヴァダ州連邦地方裁判所がした判決について，我が国の裁判所が執行判決を認容した裁判として，東京地方裁判所平成３年１２月１６日判決（判例タイムズ７９４号２４６頁・甲５３）があるが，同判決は，「ネヴァダ州においては，我が国の民事訴訟法２００条（平成８年法律第１０９号による改正前のもの。現行民訴法１１８条）と重要な点で異ならない条件のもとで外国判決の効力を承認しているということができるから，同条４号にいう『相互の保証ある』場合に該当するものと認めることができる」旨を判示している。以上に照らすと，少なくとも，我が国の裁判所において，本件米国特許権に基づき米国内の販売等に対する差止判決が下されれば，その判決は，ネヴァダ州の外国判決承認手続により，同州においてその効力を認められることになる。(イ)　原告は，英語版の原告製品の商品説明のパンフレットやビデオを米国内で配布して販売の申出（宣伝）及び販売を行っており，米国における担当者のＣにその協力を依頼している。
一方，被告は，米国ネヴァダ州のHealthCo.net社に対し，２０００年３月，２００１年７月，同年１１月の多数回にわたり，原告製品が本件米国特許権を侵害する旨の警告を繰り返し，米国での訴訟提起も辞さないことを告知・流布しているが，この告知内容は虚偽である。
そうすると，原告には，①被告から本件米国特許権に基づく差止請求を受けるという法的危険・不安が現存し（必要性），かつ，②その法的危険・不安を除去する方法として，原告が被告に対して，本件米国特許権に基づく差止請求権不存在確認判決を得ることが有効・適切（実効性）であるといえ，原告の米国内における販売行為につき，被告から差止請求を受けることを事前に阻止する法的利益を有する。
(ウ)　この点，被告は，米国においてその効力が承認されるかどうか不明である確認判決について確認の利益はない旨を主張しているが，確認訴訟においては，米国内においての執行という問題は生ぜず，我が国の裁判所で，差止請求権を有しないことの確認判決がなされれば，既判力のみが生じ，原告の米国内の取引先は，原告から原告製品を適法物として安心して購入することができる。また，原告の得べかりし利益の喪失を防ぐという原告の法的利益を確保することもできる。したがって，確認の利益は存在するというべきである。ウ　請求の趣旨第３項は，形式的には他人間の法律関係の確認であるが，確認の利益とは，当該対象が確認訴訟による紛争処理にとって適切かどうかを判断するための概念であるから，他人間の法律関係の確認であってもそれによって，被告との関係で原告の法律上の地位の不安定さを除去するのに適切である限り，確認の利益を肯定すべきである。
被告が米国内の原告取引先に対し，本件米国特許権に基づき差止請求ができることになると，原告は，当該原告取引先から損害賠償の請求を受けることになるし，当該取引先に原告製品を譲渡することができなくなる。反面，被告が米国内での原告取引先に対し，その販売行為を差止める権利を有しないことが確認されれば，原告は米国内での原告取引先に対し，自由に原告製品を譲渡できることになる。つまり，同請求につき確認判決がされれば，原告と米国内での原告取引先との間に，営業上の信用が回復されることになるから，確認の利益は存する。
(2)　請求の趣旨第４項について
ア　不正競争防止法は，２条１項１号ないし３号，１０号，１１号及び１３号において，それぞれ商品等の「輸出禁止条項」を定めており，この趣旨については，「不正競争が海外で問題になることが多く，国際的に日本の信用を高めようと意図され，昭和２５年の改正で追加されたものである。」と説明されている。したがって，我が国の民法及び不正競争防止法により保護される法的利益には，我が国の特許権におけるような属地主義（日本国内の行為によって生ずる損害に限る）による法的限界はない。
以上からすると，同種商品を輸出し，競争関係にある両当事者が日本法人である場合，不正競争防止法２条１項１４号における「告知し，又は流布する行為」とは，両当事者の商品等の競合する市場内でなされれば足り，日本国内はもとより競合する輸出先地域（本件では米国内）も含まれ，日本国内に限定すべき理由はない。
本件においては，被告は，その本店所在地である日本国内から，米国内の原告取引先に対して，電子メ－ルにより，原告の米国内での販売行為は本件米国特許権を侵害するとの虚偽の事実を発信しており，被告の行為は，不法行為あるいは不正競争行為に該当する。
法例１１条１項は，「不法行為ニ因リテ生スル債権ノ成立及ヒ効力ハ其原因タル事実ノ発生シタル地ノ法律ニ依ル」と定めており，過失主義の原則に支配される不法行為の問題として，行為者の意思行為に重点が置かれて判断されるべきであるから，本件では，被告の意思行為のなされた上記電子メ－ルの発信地である日本が同項にいう「其原因タル事実ノ発生シタル地」である。さらに，被告の行為の結果，原告の米国向け輸出についての営業権に損害が生じており，結果の発生地も日本である。
したがって，準拠法は我が国の民法７０９条，不正競争防止法２条１項１４号，３条ないし５条である。
イ　被告からの警告の内容は，原告だけでなく，原告の米国内での取引先が原告製品を販売することも権利侵害であるとの告知を含むものであり，競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実である。
そして，上記(1)ウに主張したとおり，同請求につき確認判決がされれば，原告と米国内での原告取引先との間に，営業上の信用が回復されることになるから，請求の趣旨第４項につき訴えの利益は存在し，原告は，同請求につき当事者適格を有する。
２　争点２－原告製品の販売が本件米国特許権を侵害するかどうかについて
（被告の主張）
(1)　クレーム充足性について
ア　侵害の法的基準
米国特許法２７１条（ａ）によれば，米国特許権の直接侵害は，特許権の存続期間中に権限なく，米国内において，特許発明を生産し，使用し，販売のための申出をし，米国内に輸入した場合に発生する。
(ア)　文言侵害


侵害分析は２つのステップを必要とし，まず，主張される請求項は，その意味と範囲を決定するため，法律事項として法廷で解釈され（CyborCorp.v.FASTech.,Inc.,138F.3d   1448,1454(Fed.Cir.1998）(enbanc))，次いで，適切に解釈された請求項を，侵害しているとされる製品又は方法と比較する（Baiv.   L&LWings,Inc.,160F.3d   1350,1353(Fed.Cir.1998)）。請求項の意味を確定するため，法廷はまず内部証拠（請求項，詳細な説明，出願経過）を検討する（DigitalBiometrics,Inc.   v.Identix,Inc.,   149F.3d1335,1343－44   (Fed.Cir.1998)）。請求項が適切に解釈されると，次にどの請求項が侵害されているかを決定するため，適切に解釈された請求項を被疑装置または方法と比較する（DawnEquip.Co.v.   KentuckyFarms,   Inc.,140F.3d   1009,1014(Fed.Cir.1998)）。文言侵害は，請求項に説明されているすべての構成要件が被疑装置に見出されることが必要である（DawnEquip.Co.   v.KentuckyFarms,   Inc.,140F.3d1009,1014(Fed.   Cir.1998)）。
(イ)　均等侵害
解釈された請求項が被疑製品又は被疑方法と一致しない場合であっても，均等論により侵害とされることもある（CyborCorp.,   138F.3dat   1459）。米国における均等論については，以下のとおり，多数の判例がある。均等論による侵害は，特許請求項の各要素が，文言どおり又は均等物によって，被疑装置又は被疑方法において実施されているという条件を満たす必要がある（CyborCorp.,   138F.3dat   1459）。均等論は，限定要件を請求項から事実上削除するために使ってはならない（Warner－JenkinsonCo.v.   HiltonDavisChem.   Co.,117S.Ct.1040,1049(1997)）。
被疑装置の要素が，請求項の構成要件と等価であるかどうかを決定する試金石は，相互の相違点の実質性である。被疑装置あるいは被疑方法の要素と対応する請求項の構成要素の相違点が実質的でない場合にのみ，被疑装置又は被疑方法は，均等論の下において，請求項を侵害する（DigitalBiometorics,149F.3d   at1349）。
侵害しているとされる装置の要素が，実質的に同一の構成において，実質的に同一に作用し，主張されている請求項と実質的に同一の結果が得られる場合には，当該装置は均等物と見なされ得る（DawnEquip.,140   F.3dat104）。均等論は，請求項に，「先行技術のいずれかを包含し得る広範囲の均等物」を与えるために使ってはならないとされている（Sannmed.Inc.,v.Richard－AllanMed.Indus.,888F.2d   815(Fed.Cir.1989）；(CardinalChemio.Co.v.MortonIntl.Inc.,508U.S.83(1993)。その他，①２つの要素が実質的に同一の方法によって，実質的に同一の機能をもって，実質的に同一の結果を生ずるならば，両者は均等である（TigrettIndust.,Inc.v.StandardIndust.Inc.,162USPQ32,1976）。②２つの要素の間に代替性があることを当業者が知り得べき状態にある場合，両者は均等である（GraverTank&Mfg.Co.v.The   LindeAirProducts   Co.,85USPQ328,1950）③先行技術とは全く異なる基本発明に対しては，均等論による広い範囲の保護が与えられるべきである（CorningGlassWorks   v.AnchorHockingGlass   Corp.,374F.2d473,1967），④均等論の判定に当たり，パイオニア発明については広い範囲で均等論による侵害が認められるべきである（AlpexComputer   Corp.v.Nintendo   Co.,Ltd.   S.D.N.Y.1991,770   F.Supp.161）。
(ウ)　均等論の制限
均等論は出願経過禁反言の理論によって制限される。判例上，出願経過禁反言原則は，出願手続中に放棄された内容を均等物の範囲から除外してきた（CyborCorp.,138F.3d   at1460）。米国連邦昀高裁判所は，「請求項の構成要素が特許性に関する法的要件に関連する理由で補正される場合で，しかも，補正が権利範囲を狭めるための補正である場合には，『特許権者は，広義の用語と狭義の用語との間に含まれるすべての主題を放棄した』との推定ができる。」とし，特許権者は，問題のある特定の均等物は補正によって放棄されていないと明示する義務を負うものとしている。さらに，「法廷が，権利範囲を狭める補正に内在する目的が何であるか判断できず，それ故に，特定の均等物の放棄に対する禁反言を制限する理論的根拠を決定できない場合には，法廷は，特許権者が広義の用語と狭義の用語の間のすべての主題を放棄したと推定する。」とする。また，「補正が特定の均等物を放棄しているとは理論的に見なされない例」として，「（ａ）均等物が，出願時に予測できないものであった場合，（ｂ）補正の理論的根拠が問題となっている均等物と無関係である場合，（ｃ）特許権者が問題となっている非本質的な代用物を記載することを期待し得なかったことを推認させる他の合理的な理由がある場合」を挙げる。これらの場合は，特許権者は，出願経過禁反言が均等物の認定を妨げるという仮定を排除できる（FestoCorp.v.Shoketsu   KinzokuKogyoKabushiki   Co.,Ltd.,62U.S.P.Q.2d1705,1713,122   S.Ct.1831(2002)－フェスト事件連邦昀高裁判決）。
イ　原告製品の充足性について


(ア)　構成要件Ａにおける「サンゴ砂」とは，文字通り「coralのsand」，「sand状のcoral」であり，海底から採取されるか，陸上の鉱山から採取されるかを問うものではない。サンゴ砂は，石灰質のサンゴ礁堆積物が岩石化したものの破片であることが記載され，サンゴ砂はサンゴ化石であることは明らかである。海産出のサンゴ化石は砂状で存在することもあり，砂状のサンゴ化石が存在する理由は，海水中の海流によりサンゴ化石岩石が削られて砂に変化したためであって，海底のサンゴ化石から採取しようと，陸上のサンゴ化石から採取しようと，本質的な相違はなく，サンゴ化石からなるものはいずれもサンゴ砂である。また，「砂」とは，一般には「細かい岩石の粒」であり，岩石を粉砕したものは常識的に「砂」の範疇に入る。「砂」の粒度は，一般に２ミリメ－トル以下で１６分の１ミリメ－トル（６２．５ミクロン）以上の径のものである。(イ)　構成要件Ｂは，「約１５０ないし５００メッシュを通過する（passing）粒子サイズの微細粉末の形態である」と規定されているのであって，メッシュとは，微細粉末の粒径を直接規定しているものではなく，当該微粉末を選択する「ふるい」の範囲を規定するものである。原告製品も，当該メッシュのふるいを通過（passing）することに相違ないから，原告製品は，構成要件Ｂを充足する。
(ウ)　また，仮に文言侵害が認められないとしても，粒度の相違によって，溶解度に大きな差は認められず，補食してそのすべてを胃腸で消化するサプリメントにおいては，全体としての成分量が問題であり，一定以上に微細化してもその作用効果において格別の効果をもたらすものではないから，原告製品の作用効果は本件特許発明の作用効果と同一である。
そうすると，両者において作用効果の点において実質的な相違はないから，上記の判決に照らすと原告製品は，本件特許発明の構成と均等である。(エ)　パイオニア発明においては，広い範囲で均等論による侵害が認められるところ，本件米国特許権は，「天然から得られるサンゴ砂を食品添加物として利用する」というサンゴ砂の用途として全く新たな分野を提案した点において，パイオニア発明であることが明白である。サンゴ化石を粉末化して食品として製造販売したのは，被告が初めてである。このパイオニア性を考慮すると，基本的にはサンゴ化石の粉末食品である原告製品は，本件特許発明の構成と均等とみなされる。(オ)　均等の判断時期は基本的には侵害時であり，侵害時の技術水準に基づいて判断されることになる。
本件において，被告が本件米国特許権を出願した１９８３年（昭和５８年）当時，食品業界では微粉末をつくることのできる粉砕技術は普及しておらず，ジェットミルという微粉砕機が導入されて普及したのは本件特許出願から数年後のことである。本件米国特許権が特許出願された当時，食品の原料業界，特にカルシウム原料を製造している業界ではそれ以上細かくしても格別の効果を生じるものではないことから，５００メッシュ以上にカルシウム原料を細かくすることなく，現在においても，流通しているカルシウム原料製品のほとんどが５００メッシュ程度である。HughesAircraftCo.v.United   States事件（717F.2d1351,219U.S.P.Q.1473(Fed.Cir.1983)）によれば，発明時及び出願時より後に開発された構成要素又は装置にも均等論による侵害は及ぶ場合があるとされており，本件においても，「５００メッシュよりも微細な粉末を製造することが可能な粉砕機」を用いることを，発明者が発明当時予測できなかったとしても，均等論を適用して本件特許発明の構成と同一と解される。
(カ)　さらに，請求項１は，１５０ないし５００メッシュを通過する粒子サイズのコ－ラルサンドに狭めて補正されており，前述のフェスト事件連邦昀高裁判決によれば，この範囲以外のすべての均等物を放棄していないことを明示する義務を特許権者が負うことになる。
本件米国特許権出願の審査記録によれば，１５０メッシュの下限は先行技術を避けるためであったと思料されるが，約５００メッシュの上限が追加された経緯は，出願記録からは明確でない。しかし，上記(オ)のとおり，本件米国特許権の発明がなされた当時，コ－ラルサンドを粒子サイズ５００メッシュ以上に粉砕できる商業的に入手可能な機械は存在しなかったし，将来的に５０００メッシュの粒子サイズを得られるとは予測できなかった。したがって，出願時において，原告製品のような均等物を予測することは困難であったから，特許権者が５００メッシュよりも小さな粒子サイズのコーラルサンドにつき均等論を主張することは妨げられない。
ウ　以上のとおり，米国特許訴訟の実務に照らし，米国の法廷においては，原告製品は，文言侵害あるいは均等論の適用により，本件特許発明の特許請求の範囲に属する。
(2)　本件米国特許権の無効主張に対する反論
本件米国特許権の無効主張は，本来，侵害訴訟における相手方が当該侵害訴訟の審理の場において抗弁として主張した場合に初めて問題となるに過ぎない。原告は，本件米国特許権が無効であることの資料として，優先権主張の基礎である日本の昭和５７年特許願第２３３８８９号に関する出願経緯，出願の結果について主張するが，そもそも優先権は，出願に際しての判断時に関する利益を主張するための制度であって，優先権を主張してなされた出願についてこれが基礎とされた出願の帰趨に左右されるものではない。しかも，日本出願における拒絶の指摘が本件米国特許権にそのまま妥当するというものでもない。また，昭和５７年特許願第２３３８８９号の特許請求の範囲は，平成３年４月１８日付け手続補正書により補正されているが，補正された明細書の特許請求の範囲第１項には，「化学組成が維持されたままで１５０ないし５００メッシュに粉砕されたコ－ラルサンドの粉体を有効成分とする健康増進剤」と記載されている。これに対し，本件米国特許権は，「有効成分としてのサンゴ砂を」，「人間のためのミネラル補給源として」，「炭酸カルシウム及び他のミネラルを与えるのに十分な量で含有するミネラルサプリメント」を要件とするものであるから両者は同一でない。
（原告の主張）


(1)　本件米国特許権の構成要件を充足しないことについてア(ア)　米国特許法２７１条（ａ）項には，「本法に別段の定めがある場合を除き，米国内において特許の存続期間中に，特許発明を権限なく生産し，使用し，販売提供し又は販売し，あるいは米国内に特許発明を輸入した者は，特許を侵害したものとする。」と規定され，直接侵害に関する要件を定めている。また，侵害の有無は，クレーム（特許請求の範囲）を各エレメント（各構成要件）に分説し，下記原則に従い，我が国特許法７０条とほぼ同一の論理で判断される。①　クレ－ムの各構成要件ごとに用語を明確に定義する。②　侵害が成立するためには，被疑製品はクレ－ムの構成要件のすべてを実施していなければならない（オ－ル・エレメント・ル－ル）。③　構成要件はそれぞれ独立して対比しなけばならない（エレメント・バイ・エレメント）。
(イ)　本件特許発明の特許請求の範囲に記載された「サンゴ砂」は，原料として海底から採取される天然サンゴ砂を利用し，これを洗浄，消毒の上，通常の粉砕機で粉砕するもので，粉砕条件として室温乾燥，凍結乾燥あるいは水と混連し，「約１５０ないし５００メッシュを通過する粒子サイズ」にするというものである。
これに対し，原告製品は，与那国島に隆起しているサンゴ化石鉱山から採掘されるサンゴ化石岩石を粉砕したものであり，岩石は，「サンゴ砂」ではない。
したがって，原告製品は，構成要件Ａを充足しない。
(ウ)　本件特許発明の特許請求の範囲に記載された「サンゴ砂」の粒子サイズは，約１５０ないし５００メッシュに数値が限定されているが，原告製品は，サンゴ化石を約５０００メッシュ程度に粉砕したサンゴ化石粉体であるから，上記数値を充足せず，構成要件Ｂについても充足しない。
なお，被告は，文言侵害を主張しているが，約１５０ないし５００メッシュを通過する粒子サイズと規定した範囲とは，サンゴ砂の粒子サイズの範囲を決めたものであり，「約１５０メッシュを通過する」あるいは「約５００メッシュを通過する」とは，それぞれ「同メッシュの大きさに相当する」ものと解すべきであり，１５０ないし５００メッシュを通過する粒子サイズとは，粒子径でいうと約３０ないし９９μmに相当するものである。これに対し，原告製品の粒子サイズは，５０００メッシュであり，中間値直径は約３μmであるから文言侵害は成立しない。(エ)　原告製品の約５０００メッシュという粒子は超微粒子に属し，本件特許発明の特許請求の範囲に規定するサンゴ砂粒子と比べて粒度が１０倍細かく，表面積は約１００倍大きいことになる。健康食品は胃腸から吸収されるものであり，粒度が細かく，表面積が大きいほど，吸収効果すなわち栄養効果が高いため，原告製品の方が胃腸での吸収の点で，本件特許発明の実施品よりも１００倍効果が高い。
本件特許発明は，サンゴ砂粉末は水に対する高い溶解性を有するという作用を利用し，人がサンゴ砂粉末の溶解した飲料水を飲むことにより，飲料水中に溶けているカルシウム（イオンの形）を身体で吸収するという効果を有している。
原告製品は，５０００メッシュという粒度を有することから，化粧品，歯磨き剤，優れた食感を有する食品等の添加剤として採用でき，その効果ないし有用性（人体への炭酸カルシウムの補給源）は極めて高く，健康増進剤としての効果は本件特許発明よりも優れており，作用効果は異なる。したがって，原告製品は，作用効果の点においても，本件特許発明とはおよそ異なる効果を奏する。
(オ)　以上のとおり，原告製品は，本件発明の構成要件を充足しないから，原告製品を販売する行為等は本件米国特許権を侵害しない。
イ(ア)　均等論について
米国特許法においては，均等の判断に関して，①均等論は，特許発明に対して論ずるものであり，特許要件欠如の発明には均等論は適用されず，②均等論の適用に際しては，オ－ル・エレメント・ル－ル（すべての要件（エレメント）を基準にするという原則）があり，ある要件を無視ないし削除するという均等論は認められない。
上記②について，米国において，「Sage事件（SageProducts,Inc.v.DevonIndustries,Inc.,44   U.S.P.Q2d1103）」判決と「Tronzo事件(Dr.RaymondG.Tronzov.   BiometInc.47U.S.P.Q2d   1829)」判決があり，Sage事件判決では「簡単でかつ明確な構成要素については均等論の適用が否定される。」とされ，Tronzo事件判決では「均等範囲を認めると，クレ－ム中に要素として記載した意味がなくなるとして，当該構成要素の変換について均等論の適用は認められない。」と判断されている。
(イ)　本件米国特許権は，後述のとおり，特許要件を欠如している上，本件特許発明の特許請求の範囲に規定された「約１５０ないし５００メッシュ」の要件は，簡単で明確な構成要素であって均等論は適用できない。また，同要件の粒子サイズに比べてはるかに細かな粒子サイズである原告製品を均等であるとすると，同要件をクレ－ム中に要素として記載した意味がなくなる。したがって，均等論を適用することはできない。


なお，被告は，「均等論は，限定要件を請求項から事実上削除するために使ってはならない。」としながら，「約１５０ないし５００メッシュ」との限定要件を請求項から事実上削除するために使っており失当である。(ウ)　また，フェスト事件連邦昀高裁判決に従えば，補正の範囲外の物を均等物であると主張する特許権者は，同均等物を補正によって放棄していないことを具体的に立証しなければならない。本件においては，本件米国特許権の出願当初のクレ－ムには粒子サイズについて何ら限定がなかったところ，拒絶理由を回避するために出願人によって，「約１５０ないし５００メッシュ」との要件が追加され，減縮補正されたものであるから，かかる補正によって，「約１５０ないし５００メッシュ」以外の部分は放棄したものと推定される。したがって，上記数値以外の粒度の製品につき，クレ－ムの補正によって放棄していないと特許権者が具体的に立証しない限り，上記推定は覆せないのであって，本件において，被告の均等論の主張は，出願経過禁反言の法理に違反し，許されない。この点，被告は，出願当時，５００メッシュ以上に粉砕できる商業的に入手可能な機械は存在しなかったと主張するのみであるが，食品業界においては，小麦粉など粉体に関する製造技術に優れており，ボ－ルミルなど様々な粉砕機が古くから開発されている（例えば，うどん粉ははたけば空気中に漂うほど細かな粉である。）。したがって，本件米国特許権出願前から食品業界においては，極めて細かな粉体を得る技術は周知であった。また，様々な粒度の群からなる集合体からある特定の程度の粉体だけを選り分けて収集するためには分級の技術が必要であるところ，原告は，ボ－ルミルとその出口に連続した配管を取り付け，ボ－ルミル側から配管中に強力な風力を起こし，得られる粉砕物の大きさによって配管中を飛ぶ距離が違う原理（風力分級技術）を採用して特殊機械を開発し，平成元年４月８日までにサンゴ石の粉体化に成功したものであるが，この風力分級技術も古来からある技術である。
(2)　本件米国特許権の無効
ア　米国特許法２８２条(2)項は，「特許又はクレ－ムの無効」を特許権侵害訴訟における差止請求ないし損害賠償請求に対する抗弁として認めている。そして，米国特許の要件として，①米国特許法１０２条（ｂ）は，特許を受ける権利を与えられない場合として，「発明が合衆国における特許出願日より１年を超える以前に，合衆国ないし外国において，特許され，もしくは刊行物に記載され，……ている場合」を掲げ，また，②同法１０３条（ａ）は，「発明が，本法第１０２条に定めるごとく同一の内容で開示され，あるいは記載されていなくとも，出願にかかわる技術と先行技術の間の差異が，発明がなされた時において，当該技術の属する分野における当業者にとって，当該技術を全体として自明にせしめる場合，特許は許されないものとする。特許性は，発明にいたる方法によって否定されてはならない。」と定めている。
イ　ところで，本件米国特許権の優先権主張の基礎となった日本出願（昭和５７年第２３３８８９号。出願日：昭和５７年１２月２８日）（以下「本件日本出願」という。）は拒絶査定され，被告はこれを不服として審判を申し立てたが（平成３年審判第５６７４号），平成４年９月３日，特許庁は，格別の熱処理をすることなく骨類を粉砕したものを使用してカルシウム剤を得ることは本件日本出願前に周知であり，健康増進剤における有効成分含有材料について，消化・吸収を向上させるためにより細かく粉末化することは常套手段であって，引用例の記載から当業者が容易に発明することができたものであるから，特許法２９条２項により特許を受けることができないとして，「本件審判の請求は，成り立たない。」旨の審決をした。さらに，被告は，同審決に対し，審決取消訴訟を提起したが（東京高等裁判所平成４年（行ケ）第２２０号事件），平成６年６月２９日，請求棄却の判決がされ，平成６年７月，拒絶査定が確定している。
ウ　本件米国特許権の米国における特許出願日は１９８３年（昭和５８年）１２月２８日であり，本件日本出願に対する審決において引用例として記載されている発明は，昭和５７年８月５日に公開されているから，本件米国特許権出願日より，上記ア①の「１年を超える以前に，外国において刊行物に記載されている発明」に該当する。
また，本件米国特許権と先行技術を対比すると，先行技術は，サンゴ等の骨粉砕物をカルシウム剤として利用するものであり，カルシウム等の摂取を目的として，骨類を単に熱消毒し，乾燥して粉砕することによってカルシウム剤を得ることは本件米国特許権の出願前に公知である。そして，健康増進剤における有効成分の消化・吸収を向上させるためにより細かく粉末化することは常套手段であり，当業者は容易に推考できる。
エ　以上のとおり，本件米国特許権は特許要件を充たさず，無効である。３　争点３－被告の行為は，不正競争防止法２条１項１４号所定の「虚偽の事実を告知し，又は流布する行為」に該当するか。
（原告の主張）
(1)　被告は，第１警告などはいずれも電子メ－ルの発信者などが不明であったり，内容が不正確であるなどとして，被告からの警告とは認められない旨主張するが，次のとおり，上記の警告は，被告が原告の米国取引先に対して発したものであることが明らかである。
まず，第１警告が記載された電子メ－ル（甲４）は，被告から，HealthCo.net社に宛てたものであり，原告製品が本件米国特許権を侵害する旨明確に記載されており，内容からみても被告から発信されたものである。そして，電子メ－ル（甲９の１）の前段部分には，HealthNutrients,Inc.社の担当者が被告との面談において警告を受けたことが記載されており，その中段部分には，HealthNutrients,Inc.社は，原告から本件米国特許権と原告製品ではその粒子サイズが異なる旨の返事を受け取っていることが記載され，その後段部分にはHealthNutrients,Inc.社.の担当者のジレンマが記載されているのであって，被告がHealthNutrients,Inc.社に対し，警告を行ったことは明らかである。
さらに，第２警告については，被告が行った警告であることは明らかである。


なお，原告が，第２警告の訳文について，「areconvinced」を「（訴訟を提起すれば勝訴に至るとの）結論に達した」と訳したことについて，被告は誤訳であると主張し，上記は自己が確信したことを正確に告知しているに過ぎない旨主張しているが，誤訳と言えるほどのものでなく，仮に，被告の訳が正しいとしても，特許を侵害する旨を告知していることには変わりない。(2)　被告のHealthCo.net社に対する再三にわたる警告は，本件米国特許権について，原告製品が侵害している事実がないのに，それがあるかのように虚偽の事実を告知し，もって原告の営業上の信用を害する行為であり，不正競争行為に該当する。
原告は，第１警告の報告を受けた後，被告に対し，直ちに原告製品のサンプルを提供し，原告製品の粒度が本件特許発明の特許請求の範囲に規定された粒度要件に該当しないことを知らせていたものであり，それにもかかわらず，被告は，本件と何の関係もない那覇地裁での判決主文と目録を悪用した上，更に第２警告を行った。
その結果，HealthCo.net社は，原告に対し，非難を突きつけ，原告のHealthCo.net社に対する営業上の信用は完全に毀損された。被告のHealthCo.net社に対する侵害警告及び訴訟提起通告は，外形的には権利行使の形式をとっているが，その実質は原告の取引先であるHealthCo.net社に対する原告の信用を毀損し，HealthCo.net社との取引ないし市場での競争において被告が優位に立つことを目的としてされたものである。(3)　また，直ちに訴訟提起する旨の通告は，極めて威嚇力が強く，仮に，特許権者であるとの証明ができなければ，当該訴訟通告は極めて違法性が強いものというべきであるが，被告が，Ａが死亡する前に同人から特許権を譲り受けた，あるいは，専用許諾を受けたという事実はなく，その予定もされていなかったのに，被告は，HealthCo.net社に対し，訴訟提起の通告をしたものである。本件米国特許権の特許権者でないのに再三にわたり訴訟提起を通告した被告の行為は，違法性が極めて高い。
(4)　したがって，被告の再三の警告は，虚偽の事実を告知し，もって原告の営業上の信用を害する行為であり，不正競争行為に該当することは明らかである。
（被告の主張）
(1)　不正競争防止法にいう「営業誹謗行為」について，工業所有権侵害の警告をその侵害したと目される本人だけに対して行うことは，その社会的信用を低下させることにはならず，基本的に営業誹謗行為を構成するものではない。被告が警告した相手であるHealthCo.net社は，米国における被告の直接の競争者であり，本件米国特許権を侵害する直接の相手方であって，その取引先への告知や流布ではない。
(2)　しかも，原告が主張しているのは，発信者も明らかでないような数回の警告が行われただけであり，仮にこれらが被告によってされたものであったとしても，社会通念上必要と認められる範囲内の警告であって正当な権利行使である。まず，第１警告とされる電子メ－ル（甲４）は，被告関係者が送付した電子メ－ルとは認められるものの，発信者も記載されておらず，被告側では正確に確認できない。当時，被告代表者は，何らかの回答を得られなかった場合は法的対応も考慮していたもので，その内容は事実であるが，上記電子メ－ルは，全体で３行半という簡単な文面である上，電子メ－ルという簡潔，簡略な通信手段を，文書による正式の警告書と同視できるのかも疑問である。
また，米国HealthCo.net社に関係するＤ氏が原告の担当者Ｃ氏に宛てた電子メ－ル（甲９の１）は，被告作成にかかるものではなく，その末尾も不自然に終止している不可解なものである。そして，HealthNutrients,Inc.社が被告との面談で警告を受けたというメールの内容も，被告側の誰が発言したのか，発言の日時場所状況等一切が不明であり，被告の言動を正確に記載したものではない。第２警告とされる書簡（甲１２）の内容のうち，被告内部で特許権侵害について検討を行ったこと，訴訟提起をすれば勝訴に至ると確信したことは事実である（この点，原告は，「arecovinced」を（勝訴に至る）「との結論に達した」と訳しているが，誤訳である。）。被告は，専門家による慎重な検討を行ったものであるが，昀終的な結果を予測することが困難な侵害訴訟の性質に鑑み，検討結果を自己の見解として告知したに過ぎない。
したがって，被告は，明らかに権利侵害でないものを権利侵害であると伝えたわけではないから，虚偽の事実を告知したものではない。以上のとおり，被告による上記のいずれの警告も不正競争防止法２条１項１４号所定の「虚偽の事実を告知し，又は流布する行為」には該当しない。(3)　なお，書面発信者と本件米国特許権の名義上の権利者との齟齬については何の問題もない。本件米国特許権については，米国特許制度の原則に照らし，発明者個人名義で出願し，そのまま登録していたことによるものであり，従来から個人企業である被告の実質的な所有にかかるものであり，被告に独占的な権利を認めていた。実際の訴訟の提起については，名義の検討を行い，形式的な名義変更を行えばよいのであって，他人の権利を基礎として主張していたわけではない。形式的な譲渡の登録前に先立ち書面を送付することには，何の問題もない。
４　争点４－原告の損害
（原告の主張）
(1)　原告は，１９９９年（平成１１年）から２００１年（平成１３年）までの間，HealthCo.net社に対し，原告製品である「ドナン」を次のとおり，販売し，利益を得ていた。
その他にも，１９９９年にはドナン分包として１２万９６００円の売上げがあり，HealthCo.net社に対する売上げは年々増加しており，今後も増加する見込みであった。
(2)　ところが，被告が再三にわたって，HealthCo.net社に対して警告を行った結果，２００１年（平成１３年）７月以降，原告とHealthCo.net社との間の取引が失われた。
したがって，原告は，得意先であるHealthCo.net社との取引を失ったことにより，次のとおり，１３５０万円の得べかりし利益を失った。(3)　原告は，本件裁判費用として次の出捐をした。
ア　翻訳費用
本件米国特許公報の翻訳料　　　　１０万５０００円
均等論に関する米国判決の翻訳料　１１万２８７５円
イ　弁護士費用
本件は，日本の裁判所において，米国特許権について米国特許法の下における無効，文言侵害，均等侵害に対する検討を要するものであり，過去に先例のない新しい問題を含むものであるから，弁護士に依頼せざるを得ず，原告代理人に支払う弁護士費用のうち５００万円は被告の行為によって生じた損害である。
(4)　損害額合計


上記(2)＋(3)の合計金額は，１８７１万７８７５円となる。したがって，原告が，被った損害は１８７１万７８７５円である。
（被告の主張）
原告が主張する被告の警告と，原告が取引先を失い，それに伴って得べかりし利益が喪失したことの間には，相当因果関係はない。
原告は，２００１年（平成１３年）７月以降，原告とHealthCo.net社との取引が消滅したと主張するが，同月以降，原告とHealthCo.net社との取引が消滅したことの証拠はない。また，被告の警告により取引が消滅したのであれば，原告とHealthCo.net社とのやり取りが証拠として提出されるはずであるが，提出されていない。
第６　当裁判所の判断
１　争点１（本案前の抗弁）について
(1)　国際裁判管轄について（甲１４ないし１６参照）ア　請求の趣旨第１項，第３項は，米国内における原告製品の販売行為についての米国特許権に基づく差止請求権の不存在確認請求であるが，被告は，特許権については属地主義が適用されることなどを挙げて，上記の各請求に係る訴えについては，我が国に国際裁判管轄がない旨を主張するので，この点について，まず検討する。
イ　国際裁判管轄については，国際的に承認された一般的な準則が存在せず，国際慣習法の成熟も十分ではないため，具体的な事案について我が国に国際裁判管轄を認めるかどうかは，当事者間の公平や裁判の適正・迅速の理念により条理に従って決定するのが相当である。そして，我が国の裁判所に提起された訴訟事件につき，我が国の民事訴訟法の規定する裁判籍のいずれかが我が国内に存する場合には，我が国において裁判を行うことが当事者間の公平，裁判の適正・迅速の理念に反するような特段の事情が存在しない限り，当該訴訟事件につき我が国の国際裁判管轄を肯定するのが相当である（昀高裁昭和５５年(オ)第１３０号同５６年１０月１６日第二小法廷判決・民集３５巻７号１２２４頁，昀高裁平成５年(オ)第７６４号同８年６月２４日第二小法廷判決・民集５０巻７号１４５１頁，昀高裁平成５年(オ)第１６６０号同９年１１月１１日第三小法廷判決・民集５１巻１０号４０５５頁参照）。
そして，これを本件についてみるに，被告は我が国内に本店を有する日本法人であり，被告の普通裁判籍が我が国内に存するものであるから（民訴法４条４項），上記のような特段の事情のない限り，我が国の国際裁判管轄を肯定するのが相当である。
ウ　被告は，特許権については属地主義が適用されることを挙げて，上記の各請求に係る訴えについては，我が国の国際裁判管轄が否定される旨を主張する。しかしながら，特許権の属地主義の原則とは，各国の特許権が，その成立，移転，効力等につき，当該国の法律によって定められ，特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味するものであり（昀高裁平成７年(オ)第１９８８号同９年７月１日第三小法廷判決・民集５１巻６号２２９９頁），特許権の実体法上の効果に関するものであって，特許権に関する訴訟の国際裁判管轄につき言及するものではない。
特許権に基づく差止請求は，私人の財産権に基づく請求であるから，通常の私法上の請求に係る訴えとして，上記の原則に従い，我が国の国際裁判管轄を肯定すべきかどうかを判断すべきものであり，被告の普通裁判籍が我が国に存する場合には，我が国の国際裁判管轄が肯定されるものである。たしかに，特許権については，その成立要件や効力などは，各国の経済政策上の観点から当該国の法律により規律されるものであって，その限度において当該国の政策上の判断とかかわるものであるが，その点は，差止請求訴訟における準拠法を判断するに当たって考慮されるものであるにしても，当該特許権の登録国以外の国の国際裁判管轄を否定する理由となるものではない（昀高裁平成１２年(受)第５８０号同１４年９月２６日第一小法廷判決・民集５６巻７号１５５１頁参照）。
エ　なお，特許権の成立を否定し，あるいは特許権を無効とする判決を求める訴訟については，一般に，当該特許権の登録国の専属管轄に属するものと解されている。特許権に基づく差止請求訴訟においては，相手方において当該特許の無効を抗弁として主張して特許権者の請求を争うことが，実定法ないし判例法上認められている場合も少なくないが，このような場合において，当該抗弁が理由があるものとして特許権者の差止請求が棄却されたとしても，当該特許についての無効判断は，当該差止請求訴訟の判決における理由中の判断として訴訟当事者間において効力を有するものにすぎず，当該特許権を対世的に無効とするものではないから，当該抗弁が許容されていることが登録国以外の国の国際裁判管轄を否定する理由となるものではなく，差止請求訴訟において相手方から特許無効の抗弁が主張されているとしても，登録国以外の国の裁判所において当該訴訟の審理を遂行することを妨げる理由となるものでもない。
本件は，米国特許権に基づく差止請求権の存否が争われている事案であるところ，米国においては，差止請求訴訟において相手方が特許無効を抗弁として主張することができることが，法律に明文で規定されているものであるが（米国特許法２８２条（２）項），当該訴訟における特許無効の判断により，当該特許が直ちに対世的に無効となるものではない。
オ　本件は，特許権に基づく差止請求の不存在確認請求訴訟であり，いわゆる消極的確認訴訟であるが，差止請求訴訟について述べた上記の点は，同様に妥当するものである。
また，原告による米国内における原告製品の販売につき，被告が本件米国特許権に基づいて差止請求訴訟を提起する場合については，相手方である原告の本店所在地である我が国か，あるいは特許権の登録国であり侵害行為地でもある米国に国際裁判管轄を認め得るものと解されるが，特許権者たる被告の本店が我が国に存すること等に照らせば，被告が我が国において本件訴訟に応訴することが，米国において差止請求訴訟を提起して追行することに比して，不利益を被る事情が存在するとは認められない。この点に照らせば，本件は，被告による差止請求訴訟の提起に先んじて，原告から差止請求権不存在確認訴訟を我が国において提起したものであるが，原告が本件訴訟の提起により我が国の国際裁判管轄を不当に取得したということもできない。
カ　以上によれば，本件においては，被告の普通裁判籍が我が国内に存するものであり，我が国において裁判を行うことが当事者間の公平，裁判の適正・迅速の理念に反するような特段の事情も存在しないから，我が国の国際裁判管轄を肯定すべきものである。
(2)　訴えの利益（確認の利益）の有無（請求の趣旨第１項，第３項）について


ア　請求の趣旨第１項，第３項について
(ア)　被告は，米国特許権に基づく差止請求権不存在確認の訴えについて，我が国の裁判所により判決がされても，米国において承認されるかどうか疑問であるから，確認の利益が存在しない旨を主張する。
しかしながら，上述のとおり，特許権に基づく差止請求訴訟は，当該特許権の登録国以外の国にも国際裁判管轄が認められるものであるから，登録国以外であっても国際裁判管轄を有する国の裁判所により判決がされた場合には，当該判決は他国において承認・執行されるべきものであり，このことは当該他国が登録国であっても異なるものではない。そして，前記のとおり，特許権に基づく差止請求権不存在確認の訴えであっても，国際裁判管轄の点については差止請求訴訟と同様に解すべきであるから，登録国以外の国であっても国際裁判管轄を有する国の裁判所によってされた差止請求権不存在確認判決は，国際裁判管轄を有する国の裁判所によってされた差止請求棄却判決と同様，登録国を含めた他国において承認されるべきものである。
そうすると，本件においては，本件米国特許権に基づく差止請求権不存在確認の訴えにつき，我が国に国際裁判管轄が認められるのであるから，本件につき当裁判所によって判決がされ，これが確定した場合には，当該判決は，登録国である米国を含めた他国において承認されるべきものであって，被告の主張するような理由により確認の利益が否定されるものではない。なお，外国判決の承認・執行につき，我が国の民事訴訟法は，外国裁判所の確定判決は，①法例又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること，②敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達（公示送達その他これに類する送達を除く。）を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと，③判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと，④相互の保証があること，の要件のすべてを具備する場合に限り，その効力を有するものと規定している（民訴法１１８条）。我が国の裁判所によりされた判決については，我が国の民事訴訟法の規定する前記各要件を具備する場合に限り，外国において承認・執行されることを期待すべきであるとの見解もあり得るかもしれないが，仮にそのような見解を採るとしても，本件については，前記のとおり我が国に国際裁判管轄が認められ，被告は適式の呼出しを受けた上で応訴しており，原告の求める請求の内容及び我が国の民事訴訟法に基づく訴訟手続が国際的に一般に認められている公の秩序又は善良の風俗に反するものではない。また，我が国と米国との間には相互の保証が存在するものであり，侵害行為地に該当する米国ネヴァダ州（原告の取引先であるHealthCo.net社の所在地）の民事訴訟法（修正法）においては，「17.350　（外国判決の受付と効力）　外国判決の認証謄本は，当州のいずれの地方裁判所でも書記官が受け付ける。書記官は外国判決を当州の地方裁判所の判決と同様に処理するものとする。このように提出された外国判決は，当州の地方裁判所の判決と同様の効力を有し，これと同様に手続に付され，防御の機会が与えられ，同様に，再審，破棄，執行停止手続が適用され，同様に実施され，履行され得る。」旨が規定されており（甲５２），他方，米国ネヴァダ州の裁判所によりされた判決が，我が国において，その効力を承認された例（東京地方裁判所平成３年(ワ)第６７９２号同年１２月１６日判決・判例タイムズ794号246頁。甲５３）が存在する。
(イ)　また，前述のとおり，原告による米国内における原告製品の販売については，被告は，本件米国特許権に基づく差止請求訴訟を，原告の普通裁判籍の存する我が国の裁判所に提起することも可能であるところ，本件において，原告の当該販売につき被告が本件米国特許権に基づく差止請求権を有しないことを確認する判決がされれば，当該判決の既判力により，被告が将来我が国の裁判所において差止判決を得ることを阻止することができるのであるから，この意味においても，請求の趣旨第１項に係る訴えに確認の利益が存在することは，明らかである。
イ　請求の趣旨第３項について
(ア)　請求の趣旨第３項は，「原告の米国内の取引先による米国内における原告製品の販売につき，被告が本件米国特許権に基づく差止請求権を有しないことを確認する。」というものであり，米国における原告の取引先と被告という，本件訴訟当事者以外の第三者と被告との間の法律関係についての確認を求めるものである。
確認の訴えは，一定の法律関係についてこれを確定させることが被告との間の紛争を解決するために必要かつ適切である場合にのみ，即時確定の利益が存在するものとして，当該訴えを提起することが許されるものである。訴訟当事者以外の第三者の法律関係に関する確認の訴えについては，常に確認の利益が否定されるわけではなく，当該第三者の法律関係が原告の権利義務に直接影響を与える場合には，確認の利益が肯定されることもあり得るというべきであるが，本件は，原告製品が本件米国特許権の技術的範囲に属するかどうかをめぐる原告と被告との間の紛争であり，これは請求の趣旨第１項（原告による米国内における原告製品の販売につき，被告が本件特許権に基づく差止請求権を有しないことを確認する。）により解決されるべきものである。また，仮に請求の趣旨第３項につき判決がされたとしても，被告と米国における原告の取引先との間に何らかの法的効果を生ずるものではなく，当該判決の既判力により被告が当該取引先に対して米国等の裁判所において差止判決を得ることを阻止し得るものでもない。上記によれば，請求の趣旨第３項に係る訴えについては，訴えの利益が存在するということはできない。
(イ)　原告は，請求の趣旨第３項につき確認判決がされれば，原告は，米国内での原告取引先に対し，自由に原告製品を販売することができ，原告と取引先の営業上の信用が回復されるから，確認の利益は存在する旨主張するが，上記のとおり，仮に請求の趣旨第３項につき判決がされたとしても被告と米国における原告の取引先との間に何らの法的効果も生じないものであるから，原告の主張する事情は，単なる事実上ないし反射的な効果をいうものにすぎない。したがって，原告主張のような事情をもっては，即時確定の利益が存在するということはできない。ウ　以上によれば，請求の趣旨第１項に係る訴えについては確認の利益が存在するというべきであるが，同第３項に係る訴えについては確認の利益が存在するということができない。したがって，請求の趣旨第３項に係る訴えは，不適法なものとして，却下すべきものである。
(3)　請求の趣旨第４項について
ア　被告は，請求の趣旨第４項について，被告と原告の取引先という第三者との間の権利関係についての請求であり，原告は当事者適格を有しない旨を主張する。


イ　しかしながら，請求の趣旨第４項は，被告の行為が不正競争防止法２条１項１４号所定の不正競争行為に該当することを理由として，同法３条１項に基づきその差止めを求めるものであるところ，同請求は，「被告が日本国内から原告の米国内の取引先に対して，同取引先による米国内における原告製品の販売行為が本件米国特許権を侵害する旨を告知し，流布する行為」が同法２条１項１４号にいう「他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し，又は流布する行為」に該当するとの主張を前提とするものである。すなわち，本件において，原告は，「原告の米国内の取引先が米国内において原告製品を販売する行為が本件米国特許権を侵害する」との内容が，被告と競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実であると主張し，これを告知・流布する行為が原告の営業上の信用を害する不正競争行為に該当すると主張して，請求の趣旨第４項の請求をしているものである。したがって，本件においては，被告が上記のような内容の告知・流布をしたかどうか，上記内容が原告の営業上の信用を害する虚偽の事実に該当するかどうかを審理することにより，被告が原告に対する不正競争行為を行ったものかどうかを判断すべきものである。すなわち，原告は，被告の原告に対する不正競争行為の差止めを求めて，請求の趣旨第４項の請求をしているものであって，被告と第三者との間の権利関係について請求をしているものではない。請求の趣旨第４項の請求につき原告が当事者適格を有しない旨の被告の主張は，原告の当該請求の内容を正解しない非難であって，採用できない。
２　争点２（原告製品の販売が本件米国特許権を侵害するかどうか）について
(1)　準拠法について
請求の趣旨第１項は，「原告による米国内における原告製品の販売につき，被告が本件米国特許権に基づく差止請求権を有しないことを確認する。」というものであり，米国内における原告の行為につき被告が米国特許法により付与された権利に基づく請求権を有するかどうかを問題とするものであって，渉外的要素を含むものであるから，準拠法を決定する必要がある。
米国特許権に基づく差止請求は，被害者に生じた過去の損害のてん補を図ることを目的とする不法行為に基づく請求とは趣旨も性格も異にするものであり，米国特許権の独占的排他的効力に基づくものというべきであるから，その法律関係の性質は特許権の効力と決定すべきである。特許権の効力の準拠法については，法例等に直接の定めがないから，条理に基づいて決定すべきところ，①特許権は，国ごとに出願及び登録を経て権利として認められるものであり，②特許権について属地主義の原則を採用する国が多く，それによれば，各国の特許権がその成立，移転，効力等につき当該国の法律によって定められ，特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められるとされており，③特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められる以上，当該特許権の保護が要求される国は，登録された国であることに照らせば，特許権と昀も密接な関係があるのは，当該特許権が登録された国と解するのが相当であるから，当該特許権と昀も密接な関係がある国である当該特許権が登録された国の法律によると解するのが相当である（昀高裁平成１２年(受)第５８０号同１４年９月２６日第一小法廷判決・民集５６巻７号１５５１頁参照）。したがって，請求の趣旨第１項の請求については，米国特許法が準拠法となる。
(2)　米国特許法の規定について
米国特許法２７１条（ａ）項には，「本法に別段の定めがある場合を除き，米国内において特許の存続期間中に，特許発明を権限なく生産し，使用し，販売提供し又は販売し，あるいは，米国内に特許発明を輸入した者は，特許を侵害したものとする。」と規定され，同法２８３条には，「本法に基づく訴訟について管轄権を有する裁判所は，特許により付与された権利侵害を防止するため，衡平の原則に従って裁判所が合理的と認める条件に基づいて差止命令を下すことができる。」旨が規定されている。
したがって，本件においては，米国特許法２７１条（ａ）項，２８３条に従って，原告製品の販売が本件米国特許権を侵害し，被告が原告に対して差止請求権を有するかどうかを判断する。
(3)　米国特許法における特許侵害の判断の手法
米国特許法の下での侵害訴訟においては，侵害の成否の判断の対象となる製品（以下「対象製品」という。）が特許発明の技術的範囲に属し，その販売等が特許権侵害となるかどうかは，概ね，次のような手法により判断される（甲１９[乙１０と同じもの]，乙７等，弁論の全趣旨）。
ア　文言侵害（LiteralInfringement）明細書の特許請求の範囲の記載（クレーム。Claim）を各構成要件（エレメント。Element）に分説し，下記原則に従って，対象製品の構成をこれと対比した場合において，対象製品が各構成要件の文言を充足している場合には，対象製品は，特許発明の技術的範囲に属する。
①　オ－ル・エレメント・ル－ル（AllElementRule）   －構成要件のなかには，重要でないものは存在しないから，侵害が成立するためには被疑製品はクレ－ムの構成要件のすべてを実施していなければならない。②　エレメント・バイ・エレメント（ElementbyElement）   －構成要件はそれぞれ独立して対比しなければならない。


イ　均等侵害（Infringementbythe   DoctrineofEquivalents）文言侵害が成立しない場合であっても，対象製品が特許発明と実質的に同一の方法により同一の機能を果たし，同一の結果を生ずる場合には，対象製品は，特許発明と均等なものとして特許発明の技術的範囲に属する。もっとも，出願経過において，特許性に関連してクレ－ムの構成要件を限定した場合，当該構成要件に関しては均等論による権利の拡張は認められない。この点に関して，フェスト事件連邦昀高裁判決（FestoCorp.v.ShoketsuKinzokuKogyo   KabushikiCo.,Ltd.,62U.S.P.Q.2d   1705,1713,122S.Ct.1831(2002)）は，「請求項の構成要件が特許性に関連する理由で補正される場合で，しかも，補正が権利範囲を狭めるための補正である場合には，『特許権者は，広義の用語と狭義の用語との間に含まれるすべての主題を放棄した』と推定される。」としており，特許権者は，問題とされている特定の均等物は補正によって放棄されていないことを示す義務を負うことになる。さらに，同判決は，「裁判所が，権利範囲を狭める補正に内在する目的が何であるか判断できず，それ故に，特定の均等物の放棄に対する禁反言を制限する理論的根拠を決定できない場合には，裁判所は，特許権者が広義の用語と狭義の用語の間のすべての主題を放棄したものと推定する。」とした上，「補正が特定の均等物を放棄しているとは理論的に見なされない例」として，「（ａ）均等物が，出願時に予測できないものであった場合，（ｂ）補正の理論的根拠が問題となっている均等物と無関係である場合，（ｃ）特許権者が問題となっている非本質的な代用物を記載することを期待し得なかったことを推認させる他の合理的な理由がある場合」を挙げ，これらの場合には，特許権者は，出願経過禁反言による均等成立の制限を免れることができる旨を判示している。
(4)　原告製品の販売等が本件米国特許権を侵害するかどうか上記の判断手法により，原告製品が本件特許発明（本件米国特許権の請求項１の発明）の技術的範囲に属するかどうかについて，判断する。ア　本件明細書（甲３の１。本件米国特許権に係る明細書）の記載内容前記前提となる事実（第３の２(2)イ）に記載のとおり，本件明細書には，次の記載がある。
(ア)　要約
造礁サンゴまたは暗礁形成サンゴの生骨格又は半化石から得られるサンゴ砂を，約１５０ないし５００メッシュに粉砕し，得られたサンゴ砂粉末を健康増進のための飲料又は錠剤として提供する。
(イ)　発明の概要（１欄４８行～５７行）
本発明は，造礁サンゴ又は暗礁形成サンゴ（以下「造礁サンゴ」という。）の生骨格及び半化石を粉砕することにより得られるサンゴ砂が，主成分としての炭酸カルシウム及び人間の身体が必要とする種々のミネラルを生態環境的な比率で含有するとの発見に基づいている。すなわち，本発明は，有効成分としてサンゴ砂を含む健康増進のための組成物を対象とするものである。
(ウ)　特許請求の範囲（４欄３５行～４０行）
【請求項１】（本件特許発明）
有効成分としてのサンゴ砂（CoralSand）を，人間のためのミネラル補給源として炭酸カルシウム及び他のミネラルを与えるのに十分な量で含有するミネラルサプリメントであって，前記サンゴ砂は，約１５０ないし５００メッシュを通過する粒子サイズの微細粉末の形態であるミネラルサプリメント
(エ)　好ましい態様の説明
ａ　本発明の組成物は，有効成分としてサンゴ砂を含有することを特徴とするものである。造礁サンゴの生骨格及び半化石から得られるサンゴ砂は主成分（約９５％）としての炭酸カルシウム（CaCO3）のほか，生体元素として重要なマグネシウム，ストロンチウム，ナトリウム，カリウム，燐，塩素，さらに，鉄，銅，マンガンコバルト，クロム，硼素等のような必須無機ビタミン元素を含んでいる。
（１欄６４行～６８行）
ｂ　天然に存在するサンゴ砂を洗浄して塩分を除去し，次いで，この塩分を除去したサンゴ砂を約８０℃ないし約１５０℃，好ましくは，９０℃ないし１２０℃の温度で消毒及び乾燥し，この消毒及び乾燥したサンゴ砂を１５０ないし５００メッシュ，好ましくは２００ないし４５０メッシュに粉砕する。この粉砕は，消毒及び乾燥されたサンゴ砂を窒素気流中において約－１８０℃ないし－２００℃の温度で凍結乾燥することにより，又は，海水もしくは淡水と共に混練した状態で行うこともできる。（２欄４８行～５７行）
イ　原告製品が構成要件Ａを充足するかどうか


構成要件Ａの充足の有無については，「サンゴ砂（CoralSand）」の解釈について，原告は，原料として海底から採取される天然サンゴ砂を意味するものであり，微粉末に加工する以前の段階において「砂」の範疇に属する大きさの粒子であることを要すると主張するので，この点について，検討する。(ア)　クレームにおいては，「サンゴ砂」自体の定義は記載されていないので，辞書に記載された用語の一般的意義，クレーム以外の明細書の記載や出願経過等を参照して解釈する（甲１９，乙７等によれば，これは米国特許法の下におけるクレーム解釈においても，一般的な手法である。）。ａ　本件明細書（甲３。本件米国特許権に係る明細書）中の「発明の概要」の欄には，「本発明は，造礁サンゴ又は暗礁形成サンゴ（以下「造礁サンゴ」という。）の生骨格及び半化石を粉砕することにより得られるサンゴ砂が，主成分としての炭酸カルシウム及び人間の身体が必要とする種々のミネラルを‥‥‥」（１欄４９行～５５行）と，「好ましい態様の説明」の欄には「造礁サンゴまたは暗礁形成サンゴの生骨格及び半化石を粉砕することにより得られるサンゴ砂は主成分（約９５％）としての炭酸カルシウム（CaCO3）のほか，生体元素として重要なマグネシウム‥‥‥必須無機ビタミン元素を含んでいる。」（１欄６４行～２欄３行），「天然に存在するサンゴ砂の典型的な例に含まれる表１に示した元素（硼素，ナトリウム，マグネシウム‥‥‥）は，腔腸動物である造礁サンゴの生命活動により蓄積及び石灰化されたものである。従って，サンゴ砂は，純粋に化学的処理により得られた炭酸カルシウム等のような食品添加物とは異なり，生態学的な化学的調和を有している。」（２欄３３行～３９行），「サンゴ砂を調整するための原料として用いられる造礁サンゴは，その体内に存在する渦鞭毛虫（Zooxanthella）又は動物体内性の藻類の作用によって促進される骨格形成又は石灰化のためにサンゴ礁の形成における先導部分として知られている。」（２欄５８行～６２行）などと記載されている。その他，本件明細書中において，サンゴ砂について，造礁サンゴ化石から得られるサンゴ砂を排除する旨の記載はない。また，甲２３によれば，「岩波生物学辞典・第２版」（１９７７年７月５日第１刷，１９８１年１１月２０日第５刷発行）には，「珊瑚礁〔英coralreef，仏recifcorallien‥‥‥〕　造礁サンゴ類を主体とする石灰質分泌生物の遺骸が堆積してできた石灰岩の岩礁をいう。珊瑚礁石灰岩は，造礁サンゴ類の骨格が核となり，その間隙を石灰藻類（calcareousalgae）・貝類・ウニ類・甲殻類・有孔虫類などの骨格片が埋め，それら全体がサンゴモ類（melobesioidalgae）によって接着・固化されて形成されたものである。」などと記されている（米国の辞書・辞典において，これと異なる説明がされていることを認めるに足りる証拠は，提出されていない。）。
ｂ　サンゴ砂の「砂」の点に関しては，本件明細書中においては，単に「coralsand（サンゴ砂）」（１欄５７行，６４行など）と記載されているほか，「好ましい態様の説明」の欄において，１５０ないし５００メッシュに粉砕した後のサンゴ砂について，「こうして得られた微細化されたcoralsandpowder（サンゴ砂粉末）は，極めて細孔性であり，高い水溶性を有する。このようにして得られたサンゴ砂粉末は‥‥‥」（３欄３行，５行，８行）などとも記されている。他方，乙４によれば，「広辞苑・第２版補訂版」（昭和５１年１２月１日第１刷発行）には，「砂」とは，「細かい岩石の粒。主に各種鉱物の粒子よりなる。通常，径２ミリメ－トル以下，１６分の１ミリメ－トル以上のものをいう。」と記されている（米国の辞書・辞典において，これと異なる説明がされていることを認めるに足りる証拠は，提出されていない。）。(イ)　上記に照らせば，「サンゴ砂」の解釈としては，人工的に化学合成により調整された炭酸カルシウムとは異なり，主に，炭酸カルシウムを成分とし，硼素，ナトリウム，マグネシウム等のミネラル分を含んだ，自然界において採取されるサンゴ砂という意味と解され，特に，海底から採取されるサンゴ砂と限定して解釈すべき理由は認められない。
また，原告は，「サンゴ砂」というからには，微粉末に加工する以前の段階において「砂」の範疇に属する粒子であることを要すると主張するが，本件特許発明においては，構成要件Ｂにおいて，ミネラルサプリメントとしての状態としては，「サンゴ砂は，約１５０ないし５００メッシュを通過する粒子サイズの微細粉末の形態である」ことが規定されているものの，本件明細書の「coralsandpowder（サンゴ砂粉末）」の記載に照らせば，微粉末の形態に加工する以前の段階において「サンゴ砂」が特定の大きさの粒子の形状であることを要するものではなく，構成要件Ａにおける「砂」の用語については，岩石を細かくした粒の総称としての意味を有するに過ぎないものと解すべきである。
(ウ)　そこで，原告製品が，構成要件Ａの「サンゴ砂」を充足するかどうかを検討するに，前記前提となる事実（第３の２(1)ア）に記載のとおり，原告製品は，陸上に隆起したサンゴ礁がサンゴ化石（石灰岩）鉱山となり，このサンゴ化石の固まりを粉砕して製造されたものである。そして，その主たる成分は，サンゴ虫（腔腸動物）に由来する成分である炭酸カルシウムであって，その他にナトリウム，カリウム，マグネシウム，マンガン，珪素などが含まれているものである。したがって，原告製品も，サンゴ礁に由来する石灰岩石を粉砕したものであって，主に炭酸カルシウムを成分とし，ミネラル分も含むものであるから，この点において自然界において採取されるサンゴ砂と異なるものではなく，構成要件Ａの「サンゴ砂」を充足する。
ウ　原告製品が構成要件Ｂを充足するかどうか
(ア)　構成要件Ｂの「約１５０ないし５００メッシュを通過する粒子サイ
ズ」の意味について
被告は，構成要件Ｂは「約１５０ないし５００メッシュを通過する（passing）粒子サイズの微細粉末の形態である」と規定しているものであるところ，メッシュとは，微細粉末の粒径を直接規定しているものではなく，当該微粉末を選択する「ふるい」の範囲を規定するものであって，原告製品も，当該メッシュのふるいを通過（passing）するものであるから，原告製品は構成要件Ｂを充足すると主張する。
そこで，構成要件Ｂの「約１５０ないし５００メッシュを通過する粒子サイズ」の意味する内容について，検討する。


本件特許権の出願の経緯についてみるに，前記前提となる事実（第３の２(2)ア）に記載のとおり，本件米国特許権の出願当初の請求項１は，「有効成分としてコ－ラルサンドを有している健康増進用組成物」と規定するのみで，コ－ラルサンドの粒度について，何ら限定していなかったところ，審査官から公知例の存在を指摘され，「約１５０ないし５００メッシュを通過するミネラルサプリメント」と補正したものであるところ，その補正書に，「このサイズは，ミネラルサプリメントの人体への摂取に効果的である。」（１９８５年２月１３日付け補正書５頁参照）と記載している上，本件明細書の「好ましい態様の説明」においても，「（消毒及び乾燥したサンゴ砂を）１５０ないし５００メッシュ，好ましくは２００ないし４５０メッシュに粉砕する。」（２欄５１行～５２行）と記しており（前記前提となる事実２(2)イ(エ)），人体への摂取に効果的なコ－ラルサンドの粒度について，上記数値による限定を施したものであることが明らかである（なお，この点については，被告自身も，平成１５年２月２８日付け被告準備書面(6)１３頁において，「当初の請求項１は，特定の粒子サイズのコーラルサンドに狭めて補正された。特に粒子サイズは約１５０乃至５００メッシュ通過に狭められた。」と説明している。）。被告が主張するように，「ふるい」の範囲を規定したものであるとすると，上限の数値（５００メッシュ）を設けた意味が全く存在しないことになるものであり，合理的でない。
上記によれば，構成要件Ｂの「約１５０ないし５００メッシュ」とは，これらの数値を下限及び上限とする粒子サイズを定めたものと解するのが相当である。
(イ)　原告製品の粒子サイズについて
原告製品の粒子サイズについては，被告は，平成１４年７月１７日第２回弁論準備手続期日において，「本件製品の粒子サイズが５０００メッシュ程度であることは認める。」と陳述した（同弁論準備手続調書）にもかかわらず，その後，平成１５年２月２８日付け被告準備書面(6)１４頁，平成１５年４月１４日付け被告準備書面(7)６頁において，原告製品を分析した結果，構成要件Ｂに記載する「約１５０ないし５００メッシュ」の範囲に含まれる粒度品が１３％含まれている事実が判明したと主張し，第２回弁論準備手続期日において原告製品の粒子サイズが約５０００メッシュであることを認めたのは，甲６に記載された原告製品について認めただけで，他の原告製品すべてが同一と認めたわけではないと主張した。これに対し，原告は，平成１５年２月２８日付け原告第５準備書面２頁において，原告製品の粒子サイズについては，「約５０００メッシュ」であることにつき，自白が成立しており，被告による自白の撤回は許されない旨を主張している。原告製品の粒子サイズは，原告製品が本件米国特許権の技術的範囲に属するかどうかの判断において，本件特許発明の構成要件との対比をする上で極めて重要な事実であり，主要事実というべきでものであるから，上記の点については自白が成立する。したがって，被告は，上記自白が真実に反し，錯誤に基づくものであったことを立証しない限り，自白を撤回することは許されないというべきである。
そこで，検討するに，甲８（ＪＩＳ標準ふるい規格表・細目表），乙１６添付資料②（主要標準ふるい参考特性値および比較表）によれば，「約１５０ないし５００メッシュを通過する粒子サイズ」とは，「約１００μmないし２７μm」に換算される粒度である。
この点につき，被告は，原告製品には，約１００μmないし２７μmの粒度の差分値合計が約１３％が含まれているとして，乙１６（被告会社作成の報告書）を提出するが，乙１６において実験対象としている試料は，被告が，自己の取引先であるStauberPerformanceIngredients,   Inc.,USA（スタウバ－・パフォ－マンス・イングリディエント）社から，HealthCo.net社（現コ－ラル・インク社）が扱っているサンゴパウダ－製品「コ－ラルカルシウム」を入手し，これを試料としたと主張するものである。しかし，HealthCo.net社が原告製品を輸入して扱っていた商品名は，「コ－ラルプラス（CoralPlus）」（甲２）であることからすると，上記「コ－ラルカルシウム」が「コ－ラルプラス」と同一の製品であることは証明されていないというべきで，原告製品を検査したものであるか疑わしいから，乙１６に示された試験結果は採用できない。そうすると，被告の前記自白が真実に反し，錯誤によりされたことの証明がされていないことになるから，自白の撤回は許されない。したがって，原告製品の粒子サイズが約５０００メッシュであることを前提とすべきこととなるから，原告製品は，構成要件Ｂを充足しない。また，甲７（財団法人日本食品分析センタ－作成の試験報告書）によれば，財団法人日本食品分析センタ－が原告製品の粒度分布を測定した結果は，原告製品は，２８．０１２ないし２２．９０８μmの粒度の粒子量が０．０１０％，２２．９０８μm以下０．２７４μmの粒度の粒子量が９９．９％以上であり，全体の９０％以上は，１０．２４６μm以下の粒度であり，その中間値は３μm（上記の換算表（乙１６）に照らせば，約５０００メッシュ）の粒度を有する製品であることが認められる。一般に，原告製品の属する分野において，製品の粒度を示す場合には，その平均値（中間値）をもって，当該製品の粒度とするものと認められ，そうすると原告製品の粒度は，上記のとおり，３μm（約５０００メッシュ）であるから，構成要件Ｂを充足しない（なお，仮に前記乙１６の実験対象が原告製品であったとしても，乙１６の実験結果からは，９０％以上が２７μm以下の粒度であり（２７μmを超える粒度の差分値の合計は６．７５５％である。この点につき，被告は合計約１３％と主張しているが，表の見方を誤っているものと認められる。），その平均値は３．８９９μmであるから，いずれにせよ，原告製品の粒度は，構成要件Ｂを充足しない。）。
エ　均等侵害の成否について
上記のとおり，原告製品は，構成要件Ｂを充足せず，文言侵害は成立しない。
被告は，原告製品につき文言侵害が成立しないとしても，原告製品は本件特許発明の構成と均等なものとして，その技術的範囲に属する旨を主張しているので，この点につき判断する。


(ア)　前述のとおり（前記(3)イ），文言侵害が成立しない場合であっても，対象製品が特許発明と実質的に同一の方法により同一の機能を果たし，同一の結果を生ずる場合には，対象製品は，特許発明と均等なものとして特許発明の技術的範囲に属するが，出願経過において，特許性に関連してクレ－ムの構成要件を限定した場合には，当該構成要件に関しては均等論による権利の拡張は認められない。
そこで，これを本件について検討するに，本件明細書には，サンゴ砂粉末につき，「造礁サンゴの生骨格及び半化石から得られるサンゴ砂は主成分（約９５％）としての炭酸カルシウム（CaCO3）のほか，生体元素として重要なマグネシウム，ストロンチウム，ナトリウム，カリウム，燐，塩素，さらに，鉄，銅，マンガンコバルト，クロム，硼素等のような必須無機ビタミン元素を含んでいる。」（１欄６４行～６８行），「そのまま水に溶かしてもよく（該粉末はイオンの形で溶解する。），得られた溶液は飲料水に供することができる。あるいは，サンゴ砂の微粉末は，‥‥‥顆粒，錠剤，乳状液，丸薬‥‥‥等として処方してもよい。」（３欄５行～１１行），「サンゴ砂粉末を種々の食品に添加する添加物として用いてもよい。」（３欄２４行～２５行）と記されている。また，「本発明による健康増進用組成物は，特にカルシウムの補給のために有用である。加えて，‥‥‥生体成分であるマグネシウム，ストロンチウム，カリウム，燐，銅など，さらに鉄，マンガン，カリウムなどの必須無機ビタミン元素を補給することもできる。」（３欄２６行～３３行）とし，「本発明の健康増進用組成物は，酸性食品の摂取に傾き易い食生活を改善することができる。特に，‥‥‥乳幼児や小児に不足しがちなカルシウム分を自然に補給すると共に，いわゆる無機ビタミン元素が同時に供給されることとなり，健康増進に資する。」（３欄６３行～４欄２行）との記載もある。上記によれば，本件特許発明は，水に溶解し，食品に添加するなどの方法で，カルシウム及び必須のミネラルないしビタミン等を身体に摂取し，健康増進に役立てるサンゴ砂微粉末よりなるサプリメントを提供するものである。他方，原告製品については，前記前提となる事実（第３の２(1)ア）に記載のとおり，粉体のまま栄養源として食する方法のほか，栄養源（ビタミン等）とともに食材に添加して栄養価を高めるなど各種の用途があり，その成分としては，炭酸カルシウム，ナトリウム，カリウム，マグネシウム，マンガン及び珪素などを含むもので，これが健康増進に役立つとされている。したがって，原告製品は，サンゴ砂粉末という限度では同一の方法により，水に溶解し，食品に添加するなどの方法でカルシウム及び必須のミネラルないしビタミン等を身体に摂取し，健康増進に役立てるサプリメントを提供するという限度では同一の機能（効果）及び結果を生ずるものであるから，原告製品の粒子サイズ（約５０００メッシュ）が，約１５０ないし５００メッシュという本件特許発明のサンゴ砂の粒子サイズとの比較において，サンゴ粉末の水への溶解あるいはカルシウム及び必須のミネラルないしビタミン等の体内への吸収の点で，何らかの有意な差異を生ずるのでなければ，本件特許発明と均等なものと評価される余地が存在するということができる。
(イ)　しかしながら，他方，本件米国特許権の出願経過をみると，前記前提となる事実（第３の２(2)ア）に記載のとおり，本件米国特許権の出願当初の請求項１は，「有効成分としてコ－ラルサンドを有している健康増進用組成物」と規定するのみで，コ－ラルサンドの粒度について，何ら限定していなかったところ，審査官から，ケミカルアブストラクトに記載された「排水から重金属を除去するために用いられる２０ないし６０メッシュのコ－ラルサンド」の公知例の存在を指摘され，「約１５０ないし５００メッシュを通過するミネラルサプリメント」と補正したものである。しかも，被告は，その補正書に，「いずれの記録文献も５０ないし５００メッシュの要件について示唆していない。このサイズは，ミネラルサプリメントの人体への摂取に効果的である。」（１９８５年２月１３日付け補正書５頁参照）と記載している上，本件明細書の「好ましい態様の説明」においても，「（消毒及び乾燥したサンゴ砂を）１５０ないし５００メッシュ，好ましくは２００ないし４５０メッシュに粉砕する。」（２欄５１行～５２行）と記しており（前記前提となる事実２(2)イ(エ)），人体への摂取に効果的なコ－ラルサンドの粒度について，上記数値による限定を施したものであることが明らかである（なお，この点については，被告自身も，平成１５年２月２８日付け被告準備書面(6)１３頁において，「当初の請求項１は，特定の粒子サイズのコーラルサンドに狭めて補正された。特に粒子サイズは約１５０乃至５００メッシュ通過に狭められた。」と説明している。）。


したがって，被告が，構成要件Ｂにおいて限定された範囲外の粒度のコ－ラルサンドについて，均等論を適用して本件特許発明の技術的範囲に属する旨を主張するのであれば，被告において，上記範囲外の粒度のコ－ラルサンドを上記補正により放棄していないことを積極的に主張立証する必要があり，例えば，本件事例が「（ａ）均等物が，出願時に予測できないものであった場合，（ｂ）補正の理論的根拠が問題となっている均等物と無関係である場合，（ｃ）特許権者が問題となっている非本質的な代用物を記載することを期待し得なかったことを推認させる他の合理的な理由がある場合」に該当することを主張立証すべきこととなる。上記の本件米国特許権の出願経過に照らせば，構成要件Ｂの規定する粒子サイズの下限の数値である１５０メッシュは，公知例として２０ないし６０メッシュのコ－ラルサンドが存在したことから，これとの抵触による特許性の喪失を避けるために補正により新たに規定されたものであることが明らかである（この点は，被告も争っていない。）。他方，構成要件Ｂの規定する粒子サイズの上限の数値である５００メッシュについては，当該数値が補正の際に新たに規定された経緯は，必ずしも明らかでない。この点について，被告は，本件米国特許権の出願当時，５００メッシュ以上に粉砕でき，かつ，商業的に入手可能な機械は存在せず，ジェットミルという微粉砕機が導入されたのは，本件米国特許権の出願以後のことで，将来的にも５０００メッシュの粒子サイズを得られるとは予測できなかった旨を主張するが，このような事実を認めるに足りる証拠は提出されていない。また，前記のとおり，被告が補正書（１９８５年２月１３日付け補正書５頁）に「このサイズは，ミネラルサプリメントの人体への摂取に効果的である。」と記載していることからすればサンゴ砂の粒子の大きさが水への溶解性や人体への摂取の点に何らかの影響があると推測されるところ，原告製品の粒度が約５０００メッシュであって本件特許発明と比較して約１０倍以上の小さな微粒子であることからすれば，補正により粒子サイズの上限として５００メッシュの数値を規定した理論的根拠が原告製品との相違点と無関係であると断定することはできない。さらに，被告において，補正の際に，粒子サイズとして上限の５００メッシュの数値を規定せず下限の１５０メッシュの数値のみを規定することを期待し得なかったことを，推認させる合理的な理由が存在するということもできない。
以上によれば，本件においては，構成要件Ｂにおいて限定された範囲外の粒度のコ－ラルサンドを補正により放棄していないことを被告において立証したということはできないから，原告製品について均等侵害は成立しない。
(5)　小括
以上によれば，原告製品は，本件特許発明の技術的範囲に属しないから，これを米国内において販売等する行為は，本件米国特許権を侵害しない。したがって，本件米国特許権に無効事由が存在するかどうかについて判断するまでもなく，原告による米国内における原告製品の販売につき，被告は，本件米国特許権に基づく差止請求権を有しない。
よって，原告の本訴請求中，同趣旨の確認を求める請求（請求の趣旨第１項）は，理由がある。
３　争点３（被告の行為は，不正競争防止法２条１項１４号所定の「虚偽の事実を告知し，又は流布する行為」に該当するかどうか）について(1)　請求の趣旨第２項，第４項，第５項の請求の準拠法等について請求の趣旨第２項，第４項の請求は，被告による原告の米国内の取引先への事実の告知・流布行為が営業誹謗行為に該当するとしてその差止めを求めるものであり，請求の趣旨第５項の請求は，同営業誹謗行為を理由に損害賠償を求めるものである。
上記の各請求に係る訴えについて，被告の普通裁判籍の所在する我が国に国際裁判管轄が存することは明らかであるが（被告も，この点は争わない。），原告の主張に係る上記営業誹謗行為が，被告から原告の米国内の取引先に対する行為であるという点で，渉外的要素を含む法律関係ということができるから，準拠法の決定が必要となる。
上記の請求のうち，請求の趣旨第２項，第４項の差止請求権は，営業誹謗行為の発生を原因として競業者間に法律上当然に発生する法定債権であり，請求の趣旨第５項の損害賠償請求権は不法行為により生ずる債権であるが，これらの適用関係については，いずれも法例１１条１項により規律されているものであって，請求権の原因事実の発生地の法が準拠法となる。本件については，原告は，被告がその本店所在地である東京都から，原告の米国における取引先に対して，電子メール及び郵便書簡により警告を行ったなどと主張して，被告が日本国内から原告の米国内の取引先に対して行う告知・流布行為の差止め及び損害賠償を求めているものであるから，原因事実の発生地は，被告が電子メール及び郵便書簡を発信ないし発送した地である我が国の法が準拠法となる。したがって，被告の行為が不正競争防止法２条１項１４号所定の不正競争行為に該当するかどうかを判断することとなる。(2)　原告の米国内の取引先に対する被告の行為について前記前提となる事実（第３の２(3)）に後掲各証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば，次の各事実が認められる。
ア　２０００年（平成１２年）３月２日，被告は，日本から，米国に所在するHealthCo.net社に対し，発信者「MARINEBIO   CO.,LTD＜mb-co@mxg.mesh.ne.jp＞」，受信者「＜info@healthco.net＞」，件名「Warning（警告）」として，電子メ－ルを送信した（第１警告）。その内容は，「HealthCo.net社が取り扱う『CORALPLUS』と称する製品は，被告の有する米国特許第４５４０５８４号，その他の権利を完全に侵害するものであるから，７日以内に回答するように求める。回答がなければ直ちに米国裁判所に訴訟を提起する。」というものであり，原告の米国における担当者であるＣは，原告に対し，上記電子メ－ルの内容をコピ－し，顧客が大変困惑している様子なので，原告において弁理士の意見を聞いた上で，早急に解決することを要請した（甲４）。
イ　原告から依頼を受けた弁理士は，被告に対し，平成１２年４月１０日付けで書簡を送付した。同書簡には，「本年３月２日付けで，株式会社コ－ラルコ－ポレ－ションの米国の顧客宛て（info@healthco.net）に，特許権侵害の警告状がＥメ－ルで送付されている件につき回答する。」，「本件米国特許権のクレ－ムによると，粒子サイズが約１５０メッシュから５００メッシュとなっており，原告が輸出している製品は，約５０００メッシュの超微細粒子であるから，クレ－ムから外れている。」ことなどが記されていた（甲５）。


ウ　さらに，原告から依頼を受けた上記弁理士は，被告から依頼を受けた弁理士に対し，平成１２年５月３０日付けで，原告製品の粒度が約５０００メッシュ以上の超微粒子であることを示す財団法人日本食品分析センタ－の試験報告書（甲７），メッシュ単位換算表として「JIS標準ふるい規格表（細目表）」（甲８）及び原告製品のサンプルを送付した（甲６）。
エ　平成１３年７月１６日ころ，HealthCo.net社の関連会社であるHealthNutrients,Inc.社が被告と面談した際，HealthNutrients,Inc.社は，直接被告から警告を受けた。
上記警告の際に，被告は，HealthNutrients,Inc.社に対して，那覇地方裁判所の判決（那覇地方裁判所平成１０年(ワ)第４２９号・同１３年２月２７日判決）を示した。当該判決の事案は，マリ－ンバイオ株式会社（本件被告）を原告とし，本件被告が砂利組合等の他の企業と共同出資して設立したコ－ラルバイオテック株式会社（以下「コ－ラルバイオテック」という。）を被告とするもので，本件被告がコ－ラルバイオテックの資本から撤退するに当たって，両者間で取り交わした「コ－ラルバイオテックは，本件被告の技術によって開発した商品及び類似品を製造又は販売してはならない。」との契約にコ－ラルバイオテックが違反し，沖縄産出のコ－ラルサンドを原材料とする浄水剤であるソメライトとソメライトをベ－スにした浄水剤パックであるミネラルウォ－タ－の素を製造販売しているとして，本件被告が，浄水剤等の製造及び販売の差止めを求めたものであった。なお，HealthNutrients,Inc.社が，被告から見せられたのは，同判決の一部分であって，当事者欄，「被告（コ－ラルバイオテック）は，別紙商品目録記載の各商品を製造及び販売してはならない。」などと本件被告が同事件において全面勝訴したことを示す判決主文及び事案の概要の一部のみであった。同日，HealthNutrients,Inc.社は，Ｃに対し，被告から上記の警告を受けたことについて記した電子メールを送信した。
（甲９の１及び２，１０）。
オ　同月１８日，Ｃは，原告代表者に対し，上記エに記載した電子メ－ルと判決（一部分）の写しなどを送付し，大口顧客であるHealthNutrients,Inc.社は上記電子メ－ル等に対する原告の明確な回答を書面でもらいたいと希望しているとして，その対応を求めた（甲９の１及び２，１０）。
カ　原告は，被告に対し，平成１３年（２００１年）１０月４日，上記の那覇地裁の判決内容を調査した結果を含め，被告の行為は，事実に反する明らかな虚偽であって，不正競争防止法所定の不正競争行為に該当するとして，直ちに中止するよう警告した（甲１１の１及び２）。
キ　平成１３年（２００１年）１１月２日，被告は，日本から，HealthCo.net社に対して書簡を送付し，原告が本件米国特許権を侵害している旨を通告した（第２警告）（甲１２の１，２）。同書簡の内容は，次のとおりである。「我々は当社弁理士及び顧問弁護士とコ－ラルコ－ポレ－ション（本件原告）の特許侵害につき検討した。そして，コ－ラルコ－ポレ－ションに対して訴訟提起をすれば，勝訴に至ると確信した。しかしながら，訴訟が提起されたら，貴社及びコ－ラルコ－ポレ－ションの両社に数十万ドルの費用がかかる事実を貴社はご存じであろうか。我々は，本件について勝訴すると確信しているが，調査の結果，コ－ラルコ－ポレ－ションが訴訟費用その他の経費を支払うことができるとは到底考えられないことが判明した。それ故，貴社にとっては，訴訟外で我々との交渉により解決することがより良い解決策であると申し上げる。貴社もご存じのとおり，我々マリ－ンバイオ（本件被告）は約４０年にわたり，コ－ラルその他商品につき国内及び海外の市場におけるリ－ディングカンパニ－である。我々とひとたび取引をした顧客の信頼を，我々は決して裏切らない。これが我々の企業精神である。貴社の大いなる決断があるものと理解している。貴社とのビッグビジネスを期待している。」
また，同日，HealthNutrients.Inc.社の担当者は，Ｃに宛てて書簡（甲１３）を送付した。同書簡の内容は下記のとおりであり，原告が，被告に対して送付した警告書（甲１１）（上記カ参照）の内容だけでは納得できないこと，HealthNutrients.Inc.社の顧客は被告から訴訟を提起されることを懸念しているため，HealthNutrients,Inc.社の売上げに大きな影響が出ており，原告製品の半分は放置されていることなどが記載され，原告に早急な解決を求めている。「マリ－ンバイオの戦略から我々を防御するため，コ－ラルコ－ポレ－ションからは何ら評価すべき行動もなく，数か月が過ぎた。我々のコ－ラルを使用するとマリ－ンバイオ（本件被告）から法的手段を受けることになるとの評判が，米国内のすべてのコ－ラルの顧客に拡がり，我々の売上げも大幅に影響を受けている。コ－ラルコ－ポレ－ション（本件原告）は，なぜ，マリ－ンバイオ（本件被告）を止めるため実際に行動することを拒んでいるのか。なぜ，社長は電話機を取り上げ，Ｅとこの問題の話をして解決しないのか。もし，解決できないならば，社長は差止命令を求め，Ｅを法廷に引っ張り出すべきだ。私に推察できる唯一の理由は，Ｅが正しく，社長がこの問題を押し進めることを躊躇しているということだ。もし，そうならば，私の顧客に私とビジネスを続けても何らの法的措置を取られることはないことを伝えるために，私は貴殿から購入したコ－ラルを有効な法的保障の下に破棄しなければならない。コ－ラル粉末「ドナン」の積荷のうち，少なくとも半分は未開封のままとなっている。迅速な法的援助をお願いする。さもなければ，このコ－ラルを返送代金を含め貴殿に払った代金で買戻して欲しい。」(3)　以上の事実関係を前提として，被告のHealthCo.net社に対する電子メールの送信（第１警告）及びHealthCo.net社に対する書簡の送付（第２警告）が，不正競争防止法２条１項１４号所定の不正競争行為に該当するかどうかを検討する。ア　不正競争防止法２条１項１４号は，競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し，又は流布する行為を不正競争行為の一類型として規定する。これは，営業者にとって重要な資産である営業上の信用を虚偽の事実を挙げて害することにより競業者を不利な立場に置くことを通じて，自ら競争上有利な地位に立とうとする行為は，不公正な競争行為の典型というべきであることから，これを不正競争行為と定めて禁止したものである。


このような同規定の立法趣旨に照らせば，競業者に特許権等の知的財産権を侵害する行為があるとして，競業者の取引先等の第三者に対して警告を発し，あるいは競業者による侵害の旨を広告宣伝する行為は，その後に，当該特許権等が無効であるか，あるいは競業者の行為が当該特許権等を侵害しないことが明らかとなった場合には，不正競争防止法２条１項１４号所定の不正競争行為に該当するというべきである。
しかしながら，他方，特許権等の知的財産権を行使する行為は，正当行為として許されるものであるところ，特許法は，物の発明について，その物を生産する行為のみならず，その物を使用し，譲渡する行為等をも，発明の実施としていること（特許法２条３項１号）などから，特許権者は，競業者のみならず，その取引先に対しても，特許権に基づく権利行使をすることが可能である。そこで，競業者が特許権侵害を疑わせる行為を行っている場合において，特許権者が競業者の取引先に対して，特許権侵害に関する告知をする行為が，虚偽の事実の告知として不正競争行為に該当することがあるかどうかが，問題となる。
このような場合において，特許権者が競業者の取引先に対して行う告知は，競業者の取引先に対して特許権に基づく権利を真に行使することを前提として，権利行使の一環として警告行為を行ったのであれば，当該告知は知的財産権の行使として正当な行為というべきであるが，外形的に権利行使の形式をとっていても，その実質がむしろ競業者の取引先に対する信用を毀損し，当該取引先との取引ないし市場での競争において優位に立つことを目的としてされたものであるときには，当該告知の内容が結果的に虚偽であれば，不正競争行為として特許権者は責任を負うべきものと解するのが相当である。そして，当該告知が，真に権利行使の一環としてされたものか，それとも競業者の営業上の信用を毀損し市場での競争において優位に立つことを目的としてされたものかは，当該告知文書等の形式・文面のみによって決すべきものではなく，当該告知に先立つ経緯，告知文書等の配布時期・期間，配布先の数・範囲，告知文書等の配布先である取引先の業種・事業内容，事業規模，競業者との関係・取引態様，当該侵害被疑製品への関与の態様，特許侵害訴訟への対応能力，告知文書等の配布への当該取引先の対応，その後の特許権者及び当該取引先の行動等，諸般の事情を総合して判断するのが相当である。イ　本件においては，①　被告が第１警告及び第２警告をした時期は，被告は本件米国特許権の特許権者ではなく，当時の特許権者であるＡから特許権の譲渡を受けるとか，専用許諾を受けていた事実も認められないこと，②　被告から第１警告を米国顧客が受けたことを知った原告は，直ちに（警告を受けた約１か月後には），被告に対し，原告製品は本件米国特許権のクレ－ムに記載された粒度とは粒度が異なることを伝えるとともに，粒度の分析結果や原告製品のサンプルを送付したにもかかわらず，その２か月後に，再度，被告は，原告の取引先に対して，前掲那覇地裁の判決の一部分のみを示すなどした上，原告製品が本件米国特許権を侵害している旨を直接伝えているが，那覇地裁判決は，本件米国特許権に対応する日本特許権に基づく請求ではなく，また，サンゴ砂粉末を用いた健康増進用サプリメントが問題とされた事案でもなく，そもそも本件米国特許権や原告製品とは何の関係もない事件に関するものであること，③　被告は，原告から，被告の一連の行為は虚偽告知に該当するから中止するよう要請する警告を受けながら，さらに，第２警告を発し，第２警告においては，被告が原告に訴訟提起すれば確実に勝訴できるとした上で，訴訟には数十万ドルの費用がかかり，原告にはそれらを払う資力もないことから，被告と取引をすることが良い解決策であるなどとして，原告の取引先に対し，自己と取引することが有利である旨を積極的に示していること，④　第１警告，第２警告を受けた原告の取引先は，原告との取引を継続するについて動揺し，特に，第２警告を受けた後に，原告取引先は，原告に対し，このままでは原告との取引をやめざるを得ない旨を伝えてきたこと，⑤　被告は，これらの警告の後，原告あるいは原告取引先に対し，原告製品が本件米国特許権を侵害しているとして，訴訟を提起した事実は認められないこと等の事情が，認められる。これらの点に照らせば，被告が原告の米国内の取引先に対して電子メールを送信し，書簡を送付した行為は，これらの取引先に対する権利行使の一環として行われたというよりも，むしろ，原告の取引先に対する信用を毀損し，当該取引先との取引ないし米国市場での競争において優位に立つことを目的としてされたものと認めるのが相当である。
したがって，被告が日本国内から原告の米国内の取引先に対して電子メールないし書簡により行った警告行為は，不正競争防止法２条１項１４号所定の不正競争行為に該当するというべきである。


ウ　被告は，特許権侵害の直接の侵害者に対する告知は，社会的信用を低下させることにはならず，営業誹謗行為を構成しない旨主張する。しかし，原告製品を原告から購入して米国において販売等を行っているHealthCo.net社，あるいは，HealthCo.net社の関連会社のHealthNutrients,Inc.社（以下，両社合わせて「HealthCo.net社等」ともいう。）は，米国において，サンゴ砂を原料とする健康食品の販売業者として，原告の取引先であると同時に被告の顧客ともなり得る存在である。このようなHealthCo.net社等に対して虚偽の事実を告知することは，原告の信用を害する結果を生じさせるものというべきであり，これらの取引先に対する被告の告知行為は，上記のとおり，権利行使の一環として行われたというよりも，むしろ，原告の取引先に対する信用を毀損し，当該取引先との取引ないし米国市場での競争において優位に立つことを目的としてされたものと認められるから不正競争行為に該当するものである。また，被告は，警告の回数が少ないことや電子メ－ルという簡潔，簡略な通信手段を正式な警告書と同視できないなどとも主張するが，告知の回数は，不正競争防止法２条１項１４号の要件ではないし，告知の方法も文書によらなければならないと定められている訳でなく，口頭によるものでも，電子メ－ルによるものでも，その方法を問わないものであるから，上記主張は採用できない。さらに，被告は，告知当時，真に特許権を侵害するものと信じていたから，虚偽告知ではない旨主張するが，上記のとおり，競業者の取引先等の第三者に対して警告を発する行為等は，その後に競業者の行為が当該特許権等を侵害しないことが明らかとなった場合には，不正競争防止法２条１項１４号所定の不正競争行為に該当するというべきであって，警告当時特許権者等が特許権侵害に該当する旨を信じていたというだけでは，不正競争行為に該当することは否定されない。また，被告は，上記警告時において，被告が本件米国特許権の特許権者でなかったとしても，被告が実質的な所有者であり，形式的な名義変更のみ行われていなかっただけであると主張しているが，米国特許法２６１条によれば，「特許またはそれらに関する権利は，書面により法的に譲渡することができる。‥‥‥譲渡，付与又は委譲は，契約の日から３か月以内，またはその後の売買ないし抵当権設定前に，特許商標庁に登録しない限り，その通知を与えられず，相当の対価を支払った譲受人又は抵当権者に対し，効力を失うものとする。」（甲３０）と明確に規定され，口頭による譲渡は効力を持たないとされているところ，実際に本件米国特許権について名義変更の書面が交わされ，特許商標庁にその登録が行われたのは，本件米国特許権者であったＡが死亡してから１年以上経過した後の，平成１４年１２月ないし同１５年１月ころであったことに照らしても，被告が，実際に訴訟提起の準備として，上記の警告を行ったとは認められない。以上のとおり，被告の主張は，いずれも採用できない。エ　上記のとおり，被告は，原告の米国内の取引先に対して，原告による米国内における原告製品の販売が本件米国特許権を侵害する旨を告知したのみならず，当該取引先が原告の製造に係る原告製品を購入して販売する行為が本件米国特許権を侵害する旨をも告知したものであるが，後者についても，被告の告知の内容は原告製品が本件特許発明の技術的範囲に属することを理由としているものであるから，その告知内容は，原告の営業上の信用を毀損する虚偽の事実に該当する。したがって，本訴請求のうち請求の趣旨第２項，第４項の請求は，理由がある。オ　また，上記のとおり，被告は，原告から原告製品は本件米国特許権のクレ－ムに記載された粒度とは粒度が異なることを通知され，粒度の分析結果や原告製品のサンプルの送付を受けたにもかかわらず，原告の取引先に対して，本件米国特許権侵害とは関係のない那覇地裁判決の一部分のみを示して，原告製品が本件米国特許権を侵害している旨を直接伝えているほか，原告から被告の一連の行為は虚偽告知に該当するから中止するよう要請する旨の警告を受けながら，さらに，第２警告を発しているものであって，これらの点に照らせば，上記の各不正競争行為につき，少なくとも過失があったことは明らかであるから，被告は損害賠償責任を負うべきものである。
４　争点４（原告の損害）について
(1)　甲３２，３４ないし３６，４２ないし４４及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
ア　原告は，サンゴ関連商品の販売業務を目的として，１９９１年（平成３年）７月に設立された後，日本国内で販売を始め，平成７年（１９９５年）に台湾，平成８年（１９９６年）に香港においても販売を開始し，１９９８年（平成１０年）から，米国においても販売を拡大してきた。
イ　原告は，米国における原告製品の担当者Ｃが経営する代理店OVERSEASBUSINESSDEVELOPMENTCO.INC.等を通し，１９９９年（平成１１年）から２００１年（平成１３年）６月までの間に，HealthCo.net社等に対し，合計５２１０キログラムの原告製品を販売し，合計５６１万８９７６円の利益を上げた。原告製品の単価は１キログラム当たり３０００円であり，その製造，販売には，１キログラム当たり，①原材料費として１１４円，②製造費として１１８３円，③諸経費として７７８円の合計２０７５円の費用がかかるため，１キログラム当たりの利益は９２５円である。計算式は次のとおりである。
①　原材料費
原料である造礁サンゴ化石１トン（単価８０００円）から製造できる原告製品は，約７０キログラムである。
原材料費＝８０００円÷７０㎏＝１１４円／㎏
②　製造費
機械消耗費（336円／㎏）＋機械運転費（504円／㎏）＋人件費（321円／㎏）＋梱包費（22円／㎏）＝１１８３円／㎏
③　諸経費
原材料費＋製造費（１１４円／㎏＋１１８３円／㎏）の約６０％＝７
７８円／㎏
ウ　ところが，被告が，前述のとおり，HealthCo.net社等に対し，原告製品が本件米国特許権を侵害するなどと警告を送ったことから，平成１３年７月以降，米国での大口取引先であったHealthCo.net社（ないしHealthCo.net社の関連会社であるHealthNutrients,Inc.社）との取引が継続できなくなった。(2)　原告は，平成１３年（２００１年）７月以降，HealthCo.net社との取引が失われたことにより，得べかりし利益の喪失による損害を被ったと主張するので，上記(1)の事実に基づき，検討する。


平成１６年(行ケ)第７０号　特許取消決定取消請求事件
平成１６年１０月２６日口頭弁論終結
判決
原　　　　　　告      　オリンパス株式会社
訴訟代理人弁理士    　　酒井宏明
同　　         　　　　中辻史郎
同                    宮田英毅
同            　三和圭二郎
同      小池直子
被            告    　　特許庁長官　小川洋
指定代理人    　　　　　水垣親房
同              渡部利行
同        小曳満昭
同            長井真一
同        涌井幸一
同              宮下正之
主文
１　特許庁が異議２００３－７０８４８号事件について平成１５年１２月２２日にした決定中「特許第３３３０７１１号の請求項１に係る特許を取り消す。」との部分を取り消す。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求める裁判
１　原告
(1)　主文１と同旨
(2)　訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
(1)　原告の請求を棄却する。
(2)　主文２と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「内視鏡」とする特許第３３３０７１１号の特許（平成５年１２月２８日出願，平成１４年７月１９日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は１である。）の特許権者である。
本件特許に対して特許異議の申立てがされ，特許庁は，これを異議２００３－７０８４８号事件として審理した。その過程で，原告は，本件特許の出願の願書に添付した明細書の訂正（以下「本件第１訂正」という。）を請求した。その結果，特許庁は，平成１５年１２月２２日，「訂正を認める。特許第３３３０７１１号の請求項１に係る特許を取り消す。」との決定をし，平成１６年１月２６日，その決定の謄本を原告に送達した。
２　決定の理由
決定の理由は，要するに，本件請求項１に係る発明は，刊行物記載の発明及び技術常識に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである，とするものである。
３　訂正審決の確定
原告は，本訴係属中，平成１６年５月２１日付けで，本件明細書につき，特許請求の範囲の記載の訂正を含む訂正審判を請求した。特許庁は，これを訂正２００４－３９１０３号事件として審理し，その結果，平成１６年９月２２日，その請求のとおり訂正をすることを認める旨の審決（以下「本件訂正審決」といい，これによって認められた訂正を「本件第２訂正」という。）をし，これが確定した。
４　本件第１訂正による請求項１の内容
「【請求項１】　挿入部先端に開口する鉗子チャンネルと，操作部に装備された吸引切換弁とこの吸引切換弁よりも挿入部側に位置する前記鉗子チャンネルとを連通させる吸引連絡管路とを具備した内視鏡において，前記吸引連絡管路の途中であって，前記鉗子チャンネルよりも吸引切換弁側に注入口を設けたことを特徴とす
る内視鏡」
５　本件訂正審決後の本件第２訂正による請求項１の内容（下線部は，本件第２訂正による訂正箇所である。）
「【請求項１】　挿入部先端に開口する鉗子チャンネルに対して着脱自在であり，装着した場合に操作部に装備された吸引切換弁と前記鉗子チャンネルとを連通させる機能を有し，前記操作部の外部に配置された吸引連絡管路を具備した内視鏡において，前記吸引連絡管路の途中に，注入口を設けたことを特徴とする内視鏡」
第３　当裁判所の判断
上記当事者間に争いのない事実によれば，本件訂正審決前の特許請求の範囲（本件第１訂正後の特許請求の範囲）請求項１の記載に基づいて，その発明を認定し，これを前提に，この請求項について，特許法２９条２項の規定に違反して登録された特許であることを理由にこの特許を取り消した決定の取消を求める訴訟の係属中に特許請求の範囲の減縮を含む訂正審判が請求され，特許庁がこれを認める旨の本件訂正審決をし，これが確定したということができる。そうすると，決定は，これにより，結果として，請求項１について，判断の対象となるべき発明を特定すべき特許請求の範囲の認定を誤ったことになり，この誤りが決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって，本件特許の特許請求の範囲請求項１に係る特許を取り消した決定は，取消を免れない。以上によれば，本訴請求は理由があるので，これを認容することとし，訴訟費用の負担については，原告に負担させるのを相当と認め，行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６２条を適用して，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所知的財産第３部
裁判長裁判官　　　   佐　　藤　　久　　夫
裁判官　　   　設　　樂　　隆　　一
裁判官　　   　若　　林　　辰　　繁


主文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１当事者の求める裁判
１控訴の趣旨
（主位的趣旨）
(1)原判決主文第１項を取り消す。
(2)本件を原審に差し戻す。
（予備的趣旨）
(1)原判決主文第２項のうち，被控訴人が平成１７年１月１３日付けでした，控訴人の平成１６年１２月１５日付け異議申立てを却下する旨の決定を取り消すとの請求を棄却した部分を取り消す。
(2)被控訴人が平成１７年１月１３日付けでした，控訴人の平成１６年１２月１５日付け異議申立てを却下する旨の決定を取り消す。
２原審における請求
(1)被控訴人が平成１５年１２月２２日付けで金融庁告示第５５号によりした処分のうち，株式会社日本格付研究所を平成１６年１月１日から平成１７年１２月３１日までの期間，指定格付機関に指定する部分を取り消す。（以下「請求１」という。）
(2)被控訴人が平成１６年１１月４日付けでした，控訴人の平成１６年８月２５日付け異議申立てを却下する旨の決定を取り消す。（以下「請求２」という。）
(3)上記予備的趣旨(2)に同じ（以下「請求３」という。）
第２事案の概要
１事案の要旨
本件は，控訴人が，被控訴人の平成１５年１２月２２日付け金融庁告示第５５号による処分のうち，株式会社日本格付研究所（以下「日本格付研究所」という。）を平成１６年１月１日から平成１７年１２月３１日までの期間，指定格付機関に指定する部分について，(1)恣意的な格付を行い中立性を有しない日本格付研究所は指定格付機関として不適格であるにもかかわらず，被控訴人はこれを知りながら若しくは重大な過失によりこれを知らずに漫然と指定格付機関に指定したという点において，裁量権の逸脱濫用があり違法である旨主張して，上記部分（処分）の取消しを求め（請求１），(2)被控訴人が平成１６年１１月４日付けでした，控訴人の同年８月２５日付け異議申立てを却下する旨の決定（以下「本件決定１」という。）は，控訴人が異議申立てをする法律上の利益を有しているにもかかわらず，これを有していないとして却下した点において違法である旨主張して，本件決定１の取消しを求め（請求２），(3)被控訴人が平成１７年１月１３日付けでした，控訴人の平成１６年１２月１５日付け異議申立てを却下する旨の決定（以下「本件決定２」という。）についても，本件決定１と同様の理由で違法である旨主張して，本件決定２の取消しを求める（請求３）事案である。
原審は，請求１について，指定格付機関が付与した格付を参考にするなどして債券投資を行う一般投資家である控訴人は，内閣府令１条１３号の２に規定する指定格付機関の指定の取消訴訟について原告適格を有しないから上記取消請求に係る訴えは不適法であるとしてこれを却下し，請求２及び３について，本件決定１及び２は，控訴人の異議申立てはその適格を有しない不適法な異議申立てであるとして却下したものであるからその判断は適法であるとして，上記請求をいずれも棄却した。
そこで，控訴人が，請求１及び３についての原審の認定判断を不服として，本件控訴を提起した。したがって，請求２は当審における審理判断の対象にはならない。
２関係法令の定め及び前提となる事実
原判決の「事実及び理由」中の「第三事案の概要」一，二項（原判決３頁２１行目から１０頁１行目まで）に記載のとおりであるから，これを引用する（ただし，請求１及び３に関係しない部分を除く。）。
３争点及び争点に関する当事者の主張
(1)次項に争点１に関して「控訴人の当審における補足主張（原告適格について）」を付加するほかは，原判決の「事実及び理由」中の「第三事案の概要」四項（原判決１０頁末行から２０頁５行目まで）に記載のとおりであるから，これを引用する（ただし，請求１及び３に関係しない部分を除く。）。
(2)控訴人の当審における補足主張（原告適格について）ア法律上保護された利益とは，行政法規が私人等権利主体の個人的利益を保護することを目的として行政権の行使に制約を課していることにより保障されている利益であり，その利益に該当するか否かの判断については，行政事件訴訟法９条２項挙示の各事項をすべて考慮勘案すべきである。そうすると，行政権の行使に制約を課している主たる目的が公益の実現であっても，その根拠法令に違反してなされた処分により私人等の個人的利益も害されることになる場合には，その個人的利益の内容・性質とその侵害の態様・程度次第で原告適格を有することになる。
本件においても，①日本格付研究所を指定格付機関に指定する処分の根拠法規が被控訴人の権限行使に制約を課しているか否か，そうであるとすれば，その内容と目的，②その制約を課している目的は，私人等権利主体の個人的利益を保護することも含むのか，それとも公益を実現することだけなのか，③仮に上記処分がその根拠法規に違反していたとした場合にはどういう問題が生じ，それがどういう人のどういう利益に影響を及ぼすか，④その利益侵害は，被侵害利益の内容・性質及び侵害の態様・程度に鑑み，当該根拠法規又はその上位法規など関係法令の立法趣旨との関係でどう評価すべきかを考慮勘案すべきである。


イ上記観点からすると，①内閣府令１条１３号の２に規定されている勘案事項と有効期間付記の要求は，被控訴人の裁量権の行使の制約として課されていると解すべきであり，本件社債のように参照方式を利用した債券発行において，有価証券報告書並みの詳細な企業情報の代わりに投資判断の主要資料として目論見書に記載されるべき格付情報が信頼性の高いものであるようにすることにより，投資者が自己責任で投資判断できるようにすること（投資者の個人的利益を図ること）が目的である（上場していても指定格付機関から特定格付を取得しない限り参照方式を利用できないということは，参照方式の利用適格者の選別という行政事務が指定格付機関に準委任されていることを意味し，また，指定格付機関が特定格付を付与することは，詳細な開示情報を確認せずに当該社債に投資しても概ね問題ないので参照方式利用適格であると，その指定格付機関が行政に代わって認定することを意味するのである。），②証券取引法全体を通じて投資者保護が大きな柱であり，投資者の保護を通じて国民経済を適切ならしめる趣旨なのであるから，個人的利益の保護が国民経済の運営を適切ならしめるという公益目的実現の条件になっており，公益実現の方が個人的利益保護の反射的利益なのである，③勘案すべき事項が適切に勘案されずに中立公正な格付ができない格付機関が指定格付機関に指定され，その指定格付機関による特定格付が目論見書に記載され，本来の企業情報が省略された結果，控訴人らの投資者３万５０００人がその格付に依拠した投資判断をして本件社債等に合計３０００億円以上投資し，その大半を失ったのは現実に起きたことであり，本件で問題にしている個人的利益の侵害は，上記のような直接的な侵害である，④上記利益侵害の内閣府令及び証券取引法の下での評価，投資者の保護に資するため，有価証券の発行を公正ならしめることを目的とする証券取引法の施策を具体化する制度である指定格付機関制度の不適切な運用により，投資者を引き付けて被害を発生させ拡大することは２度とさせてはならない。
以上によれば，本件における控訴人の原告適格は認められるべきである。
第３当裁判所の判断
１請求１について
(1)争点１（原告適格の有無）について
ア処分の取消訴訟の原告適格については，行政事件訴訟法９条１項が規定しているところ，同項にいう「当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者」とは，当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう。そして，当該処分を定めた行政法規が，不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず，それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には，このような利益も上記法律上保護された利益に当たり，当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれがある者は，当該処分の取消訴訟における原告適格を有すると解するのが相当である（最高裁昭和５７年（行ツ）第４６号平成元年２月１７日第二小法廷判決・民集４３巻２号５６頁，最高裁平成元年（行ツ）第１３０号同４年９月２２日第三小法廷判決・民集４６巻６号５７１頁参照）。
さらに，行政事件訴訟法９条２項は，「裁判所は，処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たっては，当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく，当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において，当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たっては，当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし，当該利益の内容及び性質を考慮するに当たっては，当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。」と定め，処分等の相手方以外の第三者の原告適格を基礎づける「法律上の利益」の有無を判断する際の考慮事項を規定している。
そこで，個々の事件において，原告適格の有無を検討するに当たっては，行政事件訴訟法９条２項に掲げられた各事項をも参酌，勘案して，控訴人の法律上保護された利益の存否を判断すべきことになる。イ以上を前提に，被控訴人による指定格付機関の指定の取消訴訟につき，当該指定を受けた者ではなく，指定格付機関が付与した格付を参考にするなどして債券投資を行う一般投資家が原告適格を有するか否かについて検討する。
(ア)証券取引法５条４項２号にいう「内閣府令で定める基準」は，内閣府令９条の４第５項に定められており，同項１号ホにいう指定格付機関とは，「格付機関のうち，被控訴人がその格付実績，人的構成，組織，格付の方法及び資本構成その他発行者からの中立性に関する事項等を勘案して有効期間を定めて指定したものをいう。」（内閣府令１条１３号の２）とされている。これらの定めからすると，被控訴人によるこの格付機関の指定は，既存の格付機関の申請により行われる被控訴人の裁量に属する行為と解することができる。これらの勘案事項と有効期間付記の要求は，被控訴人の裁量権の行使に一定の制約を課しているものとはいえるが，その制度の主たる目的は，金融庁が，発行登録制度の利用適格要件に用いるなど格付の一利用者として一定の行政目的のために市場から幅広く受け入れられている格付を利用する際に，利用する民間格付機関を明らかにすることにあるといえる。
(イ)確かに，発行会社が指定格付機関による格付を取得することは，発行登録制度の利用適格要件であり（内閣府令９条の４第５項１号ホ参照），また，指定格付機関が「特定格付」を付与し，かつ，その他証券取引法及び内閣府令に規定する一定の要件を満たす場合には目論見書（証券取引法２条１０項）の記載を簡略化することができる（参照方式）。この限りでは，格付機関が指定格付機関に指定されることは，一定の法的意味を有するといえなくはない。
しかし，発行登録制度の利用適格要件に格付基準が導入されたのは，格付が投資家の投資判断の指標として定着することを企図してのことであり，我が国の資本市場が一連の市場改革を通じ，「投資家の自己責任原則を基盤として，マーケットメカニズムが十分に機能する，自由で開かれた効率的な市場」として発展していく上で，その定着が重要な前提となると考えられたからにほかならないのであって，個々の一般投資家の個別的な権利，利益を保護するためのものではないと解するのが相当である。


(ウ)しかも，債券の格付は，格付機関が，発行会社の事業内容や財務状況の分析を通じて，発行会社の信用リスクを分析・評価し，ある時点におけるその結果をアルファベットと数字を組み合わせた符号により表現するものにすぎず，格付を付与しても，特別の保証や法的効果が付与されるものではない。また，格付の結果を示す格付符号の定義自体，格付機関によって異なっており，その意味も抽象的なものであって，同じ債券についても複数の格付機関により格付が異なることもあり，相対的な評価にとどまるものであることは公知の事実である。これは，指定格付機関であっても変わらず，指定格付機関ごとの格付の評価が違うことを前提として，内閣府令９条の４第５項１号ホは，特定格付は，被控訴人が指定格付機関ごとに指定する格付とすると定めている。そうすると，債券の格付は，債権の元本及び利息が当初の契約どおり投資家に支払われる確実性に関する格付機関の過去の一時点における意見にすぎず，その評価自体絶対的なものではない上，何らかの保証や法的効果が付与されるという性質のものではない。このことは，指定格付機関による格付であっても異なるところはないということができる。
そして，債券投資の性質上，一般投資家は，あくまでも自己責任原則の下，刻々と変化する投資先の動向について自ら情報収集を行うなどし，その一環として，格付がそのような性質のものであることを前提として他の格付機関の格付とも比較するなどして投資判断をすることが予定されていると考えるべきものである。
(エ)また，上述したところからすると，被控訴人による指定格付機関としての指定がその根拠となる法令に違反したとしても，直ちに指定格付機関による個別的な格付が当然に瑕疵を有することになるものではないし，前記のとおり債券の格付が「債権の元本及び利息が契約どおり投資家に支払われる確実性に関する格付会社の意見」にすぎず，一般投資家は，自己責任原則の下，投資先を決定するものである以上，個々の投資家の権利が当然に侵害されることになるものともいえない。(オ)そうすると，内閣府令１条１３号の２や９条の４第５項１号ホ等の規定が，指定格付機関による格付に関し，この格付を参考にしながら債券投資を行う個々の一般投資家の個別的権利，利益をも保護すべきものとする趣旨を含むと解することはできない。他には指定格付機関の指定が，一般投資家の個別的権利，利益を保護すべきものとする趣旨を含むと解すべき指定格付機関の指定の関係法条，あるいはこれと目的を同じくする関係法令は存在しない。証券取引法自体が投資者の保護を目的の一つにしている（同法１条）としても，そのことから直ちに指定格付機関の指定が，個々の一般投資家の個別的な権利，利益を具体的に保護しているともいえない。
(カ)したがって，行政事件訴訟法９条２項を参酌，勘案しても，個々の一般投資家が，内閣府令１条１３号の２に規定する指定格付機関の指定の取消訴訟につき，原告適格を有するということはできない。ウ以上のとおりであり，控訴人は，一般投資家として請求１（被控訴人による指定格付機関の指定の取消請求）に係る訴えを提起する者であるから，請求１に係る訴えの原告適格を有しない。
(2)よって，その余の点について判断するまでもなく，請求１に係る訴えは不適法である。
２請求３について
(1)前記１のとおり，控訴人の被控訴人による日本格付研究所の指定格付機関としての指定の取消しを求める訴えは，原告適格のない者による不適法な訴えである。そして，本件決定２は，上記の指定によって，控訴人の法律上の保護された利益が侵害され，又は必然的に侵害されるおそれがあるとはいえないから，控訴人は上記の指定に対する異議申立てをする適格を有せず，不適法な異議申立てであると判断して，これを却下したものであるから，その判断は適法であるというべきである。なお，不服申立人適格の範囲を原告適格の範囲と別異に解すべき理由はない。
なお，被控訴人は，控訴人の異議申立てにつき，金融庁が指定格付機関として不適格な日本格付研究所に対して適切な措置を講じていないことを理由とする行政不服審査法７条所定の「行政庁の不作為」に対する異議申立てであると解する余地があるとして，なお検討を進め，行政不服審査法７条の規定する行政庁の不作為に対する異議申立ては，「行政庁が法令に基づく申請に対し，相当の期間内になんらかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにかかわらず，これをしないこと」（行政不服審査法２条２項）についてすることができるものであるところ，本件においては不作為に先立つ法令に基づく申請行為がそもそも存在しないとして，行政不服審査法５０条１項の「不適法であるとき」に該当すると判断し，不適法として却下せざるを得ないと判断している（甲１５）が，この判断についても，違法性を論ずべき点は何ら認められない。
(2)したがって，請求３（本件決定２の取消請求）は理由がない。３以上によれば，控訴人の請求はいずれも理由がないから棄却すべきであり，これと同旨の原判決は相当である。
よって，本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第１５民事部
裁判長裁判官赤塚信雄
裁判官小林   崇
裁判官古久保正   人


主　　　　　文
１　被告が原告に対し平成１３年４月１８日付けでした療養費の不支給決定を取り消す。
２　訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
主文同旨
第２　事案の概要
１　本件は，健康保険の被保険者である原告が，被告に対し，てんかん患者である被扶養者（原告の子）の装着する頭部保護帽の購入費用について，健康保険法（平成１３年法律第１０１号による改正前のもの。以下「法」という。）５９条ノ２第８項，４４条ノ２の規定に基づき，療養費の支給を請求したところ，被告から不支給決定を受けたため，その取消しを求めている事案である。
２　法令の定め
(1)　健康保険の被保険者の疾病又は負傷に関しては，次に掲げる療養の給付を行う（法４３条１項）。
ア　診察
イ　薬剤又は治療材料の支給
ウ　処置，手術その他の治療
エ　居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護オ　病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(2)　保険者は，療養の給付，入院時食事療養費の支給若しくは特定療養費の支給を行うことが困難であると認めたとき，又は被保険者が保険医療機関等及び特定承認保険医療機関以外の病院，診療所，薬局その他の者から診療，薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において，保険者がやむを得ないものと認めたときは，療養の給付等に代えて，療養費の支給をすることができる（法４４条ノ２）。(3)　被保険者の被扶養者が保険医療機関等又は特定承認保険医療機関のうち自己の選定するものから療養を受けたときは，被保険者に対し，家族療養費として，その療養に要した費用を支給する（法５９条ノ２第１項）。法４３条及び４４条ノ２の規定は，家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する（法５９条ノ２第８項）。
(4)　政府の管掌する健康保険の保険者の事務は，社会保険庁長官が行うものとされている（法２４条２項）ところ，法５９条ノ２第８項において準用する法４４条ノ２の規定に基づく療養費の支給の権限は，社会保険庁長官から地方社会保険事務局長に委任され（法１０条１項，健康保険法施行令〔平成１４年政令第２８２号による改正前のもの。以下「令」という。〕１条１項１８号），さらに，地方社会保険事務局長から社会保険事務所長に再委任されている（法１０条２項，令１条２項）。
３　前提事実（争いのない事実及び証拠〔書証番号は特記しない限り枝番を含む。以下同じ。〕等により容易に認められる事実）
(1)　原告は，健康保険の被保険者である（甲１）。(2)　Ａは，昭和５５年１２月２９日生まれの女性であり，原告の被扶養者（子）である（甲１）。
(3)　Ａは，てんかん患者であり，保険医療機関である大阪府立金剛コロニー附属診療所のＢ医師の診療を受けていたところ，原告は，同医師の診断に従い，川村義肢株式会社から代金１万５６５６円で頭部保護帽（以下「本件頭部保護帽」という。）を購入した（甲２，乙１）。Ａは，平成１３年３月５日から本件頭部保護帽を装着している（乙１）。
(4)　原告は，同年４月６日，被告に対し，本件頭部保護帽の購入費用について，法５９条ノ２第８項，４４条ノ２の規定に基づき，療養費の支給を求める旨の申請をした（乙１）。
被告は，同月１８日付けで，原告に対し，上記療養費の不支給決定（以下「本件不支給決定」という。）をした（甲４，乙２）。
(5)　原告は，同月２４日，本件不支給決定を不服として，大阪社会保険事務局社会保険審査官に対し，審査請求をした（甲３）。
大阪社会保険事務局社会保険審査官は，同年７月２５日付けで，上記審査請求を棄却する旨の決定をした（甲５）。
(6)　原告は，同年９月１２日，上記決定を不服として，社会保険審査会に対し，再審査請求をした（甲３）。
社会保険審査会は，平成１４年８月３０日，上記再審査請求を棄却する旨の裁決をした（甲７，乙３）。
(7)　原告は，同年１１月２９日，本件訴えを提起した。
４　争点
本件の主たる争点は，本件頭部保護帽の装着が，法５９条ノ２第８項において準用する法４４条ノ２前段の規定による療養費の支給の対象となるか否かである。
（原告の主張）
てんかんは，発作のみならず，精神・神経学的症状を合併することも少なくなく，合併する症状やてんかん患者の抱える社会的な問題を解決するためには，リハビリテーションを含めた包括医療が必要である。
Ａについても，知能障害，情緒行動障害等の精神症状が見られるところ，それらの精神症状については，ストレスへの対処法を学ぶことが最大の治療であり，具体的には，ストレスを感じたときに１人で散歩をするなどして気持ちを落ち着けていくことが必要であるから，本件頭部保護帽は，Ａの精神症状の規制・緩和・改善に不可欠の装具であって，治療用装具というべきものである。したがって，本件頭部保護帽の装着は，法５９条ノ２第８項において準用する法４４条ノ２前段の規定による療養費の支給対象に含まれる。
（被告の主張）


法４４条ノ２前段の規定による療養費の支給は，療養の給付等の補完的役割を果たすものとして，同条所定の要件を満たす場合に例外的に認められるものであり，同条の文言からして，療養費の支給についての判断は，保険者の合理的裁量にゆだねられていると解すべきである。被扶養者についても，法５９条ノ２第８項が法４４条ノ２を準用しており，療養費の支給についての判断は上記と同様となる。ある装具が治療用装具として法４４条ノ２前段の規定による療養費支給の対象となるか否かの判断に当たっては，当該装具が，当該傷病の療養の過程において，その傷病の治療上必要な範囲に含まれるものと認められるか否かが考慮されるべきであり，それが認められない以上は，治療用装具には該当せず，療養費は支給されない。そして，頭部保護帽は，てんかん患者において，転倒発作による受傷という日常生活上生ずる問題に対する対処方法として着用されるものであって，その着用によって患者単独での行動範囲が幾分か広がるなど，日常の活動における利便性が認められるにすぎず，てんかんに対する治療効果はなく，その治療目的で着用されるものではない。現行制度上，てんかん患者に対する頭部保護帽の支給は，健康保険の問題ではなく，専ら社会福祉政策上の問題として位置づけられている。そうすると，てんかんにおける頭部保護帽は，傷病の療養の過程において，その傷病の治療上必要な範囲のものに含まれるとは到底認められず，てんかんの治療用装具とはいえないのであり，療養費の支給の対象とはなり得ない。したがって，本件不支給決定には合理的な理由があり，被告が裁量権の範囲を逸脱し，又はこれを濫用したものとは到底認められない。
第３　当裁判所の判断
１　判断の枠組みについて
(1)　健康保険は，医療保険としての性格を有しているところ，法は，被保険者の疾病又は負傷という保険事故に対する保険給付に関しては，現物給付としての療養の給付を原則としており（法４３条１項），現金給付としての療養費の支給は，①保険者が療養の給付，入院時食事療養費の支給若しくは特定療養費の支給を行うことが困難であると認めたとき，又は②被保険者が保険医療機関等及び特定承認保険医療機関以外の病院，診療所，薬局その他の者から診療，薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において，保険者がやむを得ないものと認めたとき（法４４条ノ２）に限って，例外的に行うこととしている。
他方，法は，被保険者の被扶養者の疾病又は負傷に関しては，被扶養者が保険医療機関等又は特定承認保険医療機関のうち自己の選定するものから療養を受けたときには，被保険者に対し，家族療養費を支給する旨定めており（法５９条ノ２第１項），金銭給付（償還払い）を行うこととしている。
しかし，被扶養者が法４３条３項１号若しくは２号に掲げる病院等又は特定承認保険医療機関から療養を受けた場合には，保険者は，その療養に要した費用を，家族療養費として被保険者に対して支給すべき額の限度において，被保険者に代わって当該病院等又は特定承認保険医療機関に支払い（法５９条ノ２第５項，健康保険法施行規則〔平成１５年厚生労働省令第１５号による改正前のもの〕６３条ノ３），その支払をもって被保険者に対し家族療養費を支給したものとみなし（同条ノ２第６項），また，被扶養者が法４３条３項３号に掲げる病院等から療養を受けた場合には，保険者が療養に要した費用のうち家族療養費として支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは，被保険者に対し家族療養費を支給したものとみなす（法５９条ノ２第７項）こととされているため，同条ノ２第１項の規定による家族療養費の支給は，実際には現物給付的な取扱いがされているということができる。
これに対し，法５９条ノ２第８項において準用する法４４条ノ２の規定によれば，保険者は，①法５９条ノ２第１項の規定による家族療養費の支給を行うことが困難であると認めたとき，又は②被扶養者が保険医療機関等及び特定承認保険医療機関以外の病院，診療所，薬局その他の者から診療，薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において，保険者がやむを得ないものと認めたときに限り，被保険者に対し，上記のような現物給付的取扱いによる家族療養費の支給に代えて，事後的な現金給付としての療養費の支給を行うことができることになる。上記①及び②のうち，本件において問題となるのは①であるが，法５９条ノ２第１項の規定による家族療養費の支給を行うことが困難であるとは，同項に規定する支給要件を満たすことが困難な場合，すなわち，被保険者の被扶養者が保険医療機関等又は特定承認保険医療機関から療養を受けることが困難な場合をいうものと解される。
(2)　また，前記のとおり，健康保険が医療保険としての性格を有していること，法４３条１項が，被保険者の疾病又は負傷に対する保険給付の原則的形態である療養の給付の対象を，診察（１号），薬剤又は治療材料の支給（２号），処置，手術その他の治療（３号），居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護（４号），病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護（５号）と定めていることに照らすと，療養の給付や，それに代わる療養費の支給（法４４条ノ２）の対象となるのは，被保険者の疾病又は負傷の治療上必要な範囲内のものに限られ，単に疾病又は負傷の予防や美容を目的とするにすぎない診療等は，その対象とはなり得ないものと解するのが相当である。そして，法５９条ノ２第８項は，法４３条を準用しているから，法５９条ノ２第１項による家族療養費の支給対象となる「療養」の範囲は，法４３条１項に規定する療養の範囲と同様に，被保険者の被扶養者の疾病又は負傷の治療上必要なものに限られるものと解される。
したがって，法５９条ノ２第８項，４４条ノ２の規定による家族療養費の支給に代わる療養費の支給の対象も，当該被扶養者の疾病又は負傷の治療上必要な範囲内のものに限られることになる。


(3)　ところで，法４４条ノ２前段は，「保険者ハ療養ノ給付，入院時食事療養費ノ支給若ハ特定療養費ノ支給（中略）ヲ為スコト困難ナリト認メタルトキ」には療養費を支給することができる旨規定しており，療養の給付等が困難であるか否かの認定（法５９条ノ２第８項により準用する場合には，被扶養者が保険医療機関等又は特定承認保険医療機関から療養を受けることが困難であるか否かの認定）について，保険者に一定の要件裁量を付与しているものと解されないではない。しかしながら，上記要件の認定は，その性質上，高度の専門的・政策的判断を要するようなものとは考えられないから，上記規定は，保険者の裁量権を広範なものとする趣旨のものとまでは解されず，その規定の趣旨に照らして合理性が認められる限度において保険者に裁量権を付与したにすぎないものというべきである。また，上記規定は，結局のところ，療養の給付等を行う場合と，療養の給付等に代えて療養費の支給を行う場合との区別の基準を示すものにすぎないのであるから，保険者に対し，そもそも療養の給付等の対象となる事由が認められるか否かの認定（法５９条ノ２第８項により準用する場合には，家族療養費の支給の対象となる事由が認められるか否かの認定）についてまで別途の裁量権を付与するものではないと解するのが相当である。
なお，法４４条ノ２の「療養費ヲ支給スルコトヲ得」との文言は，療養費の支給が，被保険者に対する保険給付の原則的形態である療養の給付に対する例外として位置づけられ，同条ノ２所定の要件を満たす場合に限って認められることを示すものにすぎないと解されるから，保険者に対し，支給要件が充足されている場合においてもなお療養費を支給しないことを認めるような効果裁量を付与したものでないことは明らかである。
(4)　以上を本件についてみると，証拠（甲２，１９，乙１）及び弁論の全趣旨によれば，本件頭部保護帽は，Ａに対する診療を行っていた大阪府立金剛コロニー附属診療所において製作するなどしてＡに装着させることが困難な装具であるものと認められる。
そうすると，仮に，本件頭部保護帽が，Ａのてんかんの治療上必要な装具であり，法４３条１項２号の規定により被保険者の疾病又は負傷に対する療養の給付の対象の１つとされている「治療材料」として，法５９条ノ２第１項の規定による家族療養費の支給対象となり得るものと認められる場合には，本件不支給決定は，被扶養者が療養を保険医療機関等から受けることが困難なときには家族療養費に代えて療養費を支給するという法５９条ノ２第８項，法４４条ノ２の規定の趣旨に照らして合理性を欠き，被告に付与された裁量権の範囲を超えることになるものといわざるを得ない。
そこで，以下，本件頭部保護帽が，Ａのてんかんの治療上必要な装具と認められるかどうかについて検討する。
２　検討
(1)　前記前提事実，証拠（甲８，９，１３ないし１５，１８，１９，２４，２６，２７，乙７，証人Ｃ）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。ア　てんかんとは，大脳神経細胞の過剰発射に由来する反復性発作（てんかん発作）を主徴とし，種々の成因によってもたらされる慢性脳疾患であって，それに関連した種々の臨床及び検査所見表出を伴うものをいう（世界保健機構〔ＷＨＯ〕による定義）。てんかんの症状には，てんかん発作症状のほか，麻痺等の身体症状及び知能障害，人格障害等の精神症状がある。てんかん治療は，原因療法が可能な場合が比較的少ないため，対症療法が中心になることが多いが，その際には，てんかん発作の治療（抑制）だけではなく，上記のような身体症状や精神症状に対する治療を含めた包括医療が必要であることが指摘されている。また，難治性てんかんで発作の抑制が困難な場合の治療目的はより良い生活の質を得ることになるとし，発作治療以外の側面的対応として，①日常生活は楽しい雰囲気で，制限はなるべく少なくする，②発作誘発因子があれば防止する，倒れて怪我をする場合には，ヘッドギアなどの防具を使う，③知的障害や精神症状に対する適切な対処を行う，などがあるとの指摘もある。
てんかん用頭部保護帽の開発においても，最新治療をもってしてもてんかん発作が抑制されず，受傷の危険がある場合は，できるだけその自由な行動を束縛しないで，勉強や仕事ができるようにするため，発作による外傷を防ぐための補装具を着けることが大切であるとの認識の下に，保護帽着用によって，できるだけ自由に保育，学習，運動，仕事ができることを最終的な目的として開発が行われている。イ　Ａは，適切な治療を受けてもなお発作の抑制が不十分な難治性のてんかんに罹患しており，てんかん発作症状があるほか，知能障害（知能指数６０程度），情緒行動障害等の精神症状を有している。身体症状は特にない。ウ　Ａのてんかん発作については，突然後方へ転倒し，１分ないし３分間全身が強直して，その後１分ないし１０分間もうろう状態が継続するという強直発作が月に数回の頻度で発生し，約１分間全身の強直間代痙攣がみられる強直間代発作が年に数回の頻度で発生するほか，意識を失う欠伸発作及び全身や手足を一瞬ピクっとさせるミオクロニー発作がよく起こり，体を支える筋肉の緊張が一瞬解けて崩れるように倒れるレンノックス症候群の発生もみられる。Ａは，転倒を伴う発作の場合，予兆なく突然後方に転倒することが多く，意識の有無にかかわらず，手を付いたり，受け身の姿勢をとったりすることができない。そのため，頭部等に受傷する危険が高く，現に，頭部保護帽を装着していないときのてんかん発作による転倒のため，頭部を負傷したり，熱水を浴びて火傷を負ったりしたことがある。Ａのてんかん発作に対しては，手術適応はなく，投薬が主な治療手段となっているが，てんかん発作を完全に抑制することはできていない。
エ　Ａの情緒行動障害は，例えば，複数人から異なる指示をされた場合などに，思考を整理できず，情緒不安定となり，自分の髪を切るなどの自傷行為や，器物を損壊するなどの行為を起こすことがあるというものである。その原因は不明で，投薬治療も特に行われていないが，平成１５年１月ころからＡに対する診療を行っている国立療養所宇多野病院精神科のＤ医師は，Ａの情緒行動障害への治療方法として，集団生活の中でストレスへの対処法を学び，自傷行為等に走る前に，自分で気持ちを落ち着ける方法を身につけるよう促していくのが適切である旨診断している。


オ　本件頭部保護帽は，装着する者の前頭部，後頭部及び側頭部を被覆できるようになっており，頭頂部については，前頭部と後頭部の間及び左右の両側頭部の間がそれぞれ帯状に被覆され，十字型になっているものの，それらの隙間は被覆されていない。被覆部分の厚みは，外見上，１ないし２センチメートル程度である。カ　Ａは，平成９年８月ころから頭部保護帽を装着し始めたが，当初は，発作の回数があまり多くなかったことなどから，養護学校への登下校時以外に装着することは少なく，Ａ自身も，頭部保護帽の装着は暑くて不快であるという感情を示すことがあった。しかし，Ａは，平成１０年２月に金剛コロニーへ入所してからは，危険防止の必要があったことや，外出がストレスの解消になることなどから，本格的かつ積極的に頭部保護帽を装着するようになった。その後，Ａのてんかん発作が頻繁になり，程度も重くなるようになっていった。Ａは，平成１３年１月，母のＣに対し，それまでの頭部保護帽が小さくなったので，新しい頭部保護帽が欲しい旨申し出た。
キ　Ａは，同年３月５日以降，本件頭部保護帽を装着しているが，外出する際には，他人の目を気にすることなく，自ら進んで本件頭部保護帽を装着している。Ａは，ストレスを感じたときには，静かにして音楽を聴いたり，人形に向かって話をしたりするほか，１人で散歩をするなどして徐々に気持ちを落ち着けるようにしているが，本件頭部保護帽を装着しない場合，てんかん発作による転倒により負傷する危険があるため，１人での散歩等をすることができない。その場合，気持ちを落ち着ける機会がなくなるため，自傷行為等を起こしやすくなり，それがＡ自身の罪悪感を増強させて，ますますストレスへの耐性が失われるおそれがある。(2)　確かに，本件頭部保護帽は，装着する者の頭部を外部の衝撃等から保護し，受傷をできる限り防ぐための装具であるから，Ａが本件頭部保護帽を装着しても，そのことによりＡのてんかんが根治されることがあり得ないことはもちろん，てんかん発作が抑制・緩和されるとは限らないものである。
しかしながら，前記認定のとおり，てんかんの症状は，てんかん発作に限られるものではなく，精神症状への対処を含めた包括医療が必要であることが指摘されているから，単にてんかん発作を直接抑制・緩和する効果がないからといって，本件頭部保護帽がＡのてんかんの治療上必要でないということはできない。前記認定事実によれば，Ａは，てんかんの精神症状として，知能障害のほか，ささいなことで情緒不安定となり，自分の髪を切るなどの自傷行為や，器物を損壊するなどの行為を起こすことがあるという情緒行動障害を有しており，これに対する治療のためには，集団生活の中でストレスへの対処法を学び，自傷行為等に走る前に，自分で気持ちを落ち着ける方法を身につけるよう促していくのが適切である旨の診断を受けている。そして，Ａは，ストレスを感じたときには，１人で散歩をするなどして徐々に気持ちを落ち着けるようにしているが，本件頭部保護帽を装着しない場合，てんかん発作による転倒により負傷する危険があることから，１人での散歩等をすることができず，気持ちを落ち着ける機会がなくなるため，自傷行為等を起こしやすくなり，それがＡ自身の罪悪感を増強させて，ますますストレスへの耐性が失われるおそれがあるというのである。
また，前記認定のようなＡのてんかん発作の頻度及びてんかん発作時の転倒の態様からみて，Ａは，本件頭部保護帽を装着しててんかん発作発生時の転倒による受傷を防ぐ必要性が極めて高いものと認められる。そうすると，本件頭部保護帽を装着していなければ，上記のような散歩等に限らず，１人での行動が相当程度制限されてしまうことは明らかである。そのような事態は，前記のとおりてんかんの治療について包括医療の必要性が指摘されていること，Ａが前記のような情緒行動障害を有していることをも併せて考慮した場合，単なる日常生活上の不便にとどまるということはできず，Ａのてんかん（とりわけ情緒行動障害）に対する治療を大きく妨げるおそれがあるものと認められる。
上記のような本件事実関係に照らすならば，本件頭部保護帽は，Ａに関しては，単にその日常生活上の便宜を図るためだけの装具ではなく，てんかんによる情緒行動障害に対する治療を実施し，その効果を確保する上で必要な装具ということができるから，てんかんの症状に対する治療上必要な装具に当たると解するのが相当である。
(3)　この点について，被告は，①頭部保護帽は，その構造上，外部の衝撃から脳を保護する効果まではなく，軽い転倒が起こった場合に外傷を可能な限り防ぐことにより，日常生活上の便宜を図るためのものであること，②頭部保護帽の着用によって精神状態の安定が図られることを裏付ける文献は存在せず，Ｅ医師も，そのような見解は医学的に誤っているとしていること，③仮に，頭部保護帽を着用しながら精神心理学的側面からのリハビリ等を施すことによって，結果として精神の安定が図られるということがあるとしても，それはあくまでも精神心理学的側面からの診療の効果であり，頭部保護帽自体の効果は極めて間接的なものにとどまるところ，もしその程度で頭部保護帽が治療用装具に当たるというのであれば，他のあらゆる日常用装具が治療用装具に該当し，あるいは他の様々な日常生活に必要な費用も療養費支給の対象となりかねないこと，④本件のようなてんかん患者に対する頭部保護帽の使用については，保険診療上，治療行為として評価されていないこと，⑤てんかん患者の頭部保護帽については，専ら身体障害者福祉法，知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく福祉的な措置として給付される補装具又は日常生活用具として位置付けられていることなどから，てんかん患者についての頭部保護帽が治療用装具に該当するとは認めらない旨主張する。しかしながら，以下のとおり，被告の上記各主張を採用することはできない。
ア　上記①の主張については，確かに，本件頭部保護帽は，その形状からして，ヘルメットのように，外部の強い衝撃からＡの脳を保護するほどの強度を有するものではないと思われる。
しかしながら，本件頭部保護帽の装着によってＡの受傷が防止される場面として想定されるのは，通常の歩行時，起立時又は着席時であって，ヘルメットの使用が想定されているような場面とは本質的に異なるものと考えられる。また，証拠（甲１３）によれば，頭部保護帽を着用していれば，多くのてんかん患者については，頭部外傷はかなり少なくなることが認められるし，前記認定のとおり，Ａについては，転倒を伴うてんかん発作が頻繁に予兆なく発生しており，その転倒の態様から頭部等に受傷する危険が大きいというのであるから，少なくともＡに関しては，受傷の予防上，本件頭部保護帽の装着は相当有効であるものと認められる。そして，このような本件頭部保護帽の装着によってＡの行動の制限が緩和され，イで説示するとおり，精神症状に対して有効な効果が得られるというのであるから，前判示のとおり，本件頭部保護帽が，単に日常生活上の便宜を図るためのものにすぎないということはできないというべきである。


イ　上記②の主張については，確かに，一般的に頭部保護帽の装着によって精神状態の安定が図られることを認めるに足りる証拠はないが，そうであるからといって，本件頭部保護帽の装着が，Ａの精神症状の緩和に何ら益しないものと断じることはできない。むしろ，証拠（甲９，１３）によれば，Ｄ医師は，その精神科医としての医学専門的知識及びＡに対する診療から得た病状に対する認識に基づいて，本件頭部保護帽の装着が，Ａの精神症状の治療上不可欠である旨の意見を述べていることが認められる。
また，証拠（乙１１）によれば，Ｅ医師の述べる意見の根拠は，上記③の主張のほか，<ア>Ａは常に転倒による頭部外傷の危険をはらんでおり，頭部保護帽を着用しても１人で外出することは困難であると考えられること及び<イ>頭部保護帽を着用すればてんかん患者であることが一目瞭然となって余計に他人の目が気になり，ますますストレスが増強することも考えられることである。しかし，上記③の主張を採用することができないことについては，ウにおいて判示するとおりである。また，<ア>の点については，証拠（甲９，１３，証人Ｃ）及び弁論の全趣旨によれば，Ａは，本件頭部保護帽を装着している限り，散歩や買い物のため，１人で外出することも可能であることが認められる。さらに，<イ>の点についても，前記のとおり，Ａは，外出をする際には，他人の目を気にすることなく，本件頭部保護帽を装着していることが認められる。したがって，Ｅ医師の上記意見をにわかに採用することはできない。
ウ　上記③の主張については，一般的抽象的におよそ頭部保護帽がてんかんの治療上必要であるといえるか否かはともかく，前判示のとおり，少なくともＡについては，そのてんかん発作の頻度及び態様や，情緒行動障害の特徴等の具体的事情に照らし，本件頭部保護帽が治療上必要であると認められるのであって，その装着による効果が極めて間接的であるとか，単に日常生活上の便宜のための装具であるなどとは認められない。頭部保護帽を装着していない場合の受傷の危険性，予想される受傷の程度にかんがみれば，その精神心理学的効果について他のあらゆる日常用装具と同視できるものではない。
エ　上記④の主張については，確かに，法４３条ノ９第２項の規定を受けて定められた「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」（平成６年３月１６日厚生省告示第５４号）には，てんかん患者に頭部保護帽を装着させた場合の療養に要する費用の額の算定方法は定められていない。しかしながら，本件頭部保護帽がＡのてんかんの治療上必要と認められるか否かの問題が，保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し保険者に請求することができる費用の額を算定するために定められた上記告示の内容によって左右されるものとは解されない。被告の上記④の主張は失当である。オ　上記⑤の主張については，確かに，現行法制上，頭部保護帽は，身体障害者又は身体障害者手帳の交付を受けた児童については補装具として支給されており（身体障害者福祉法２０条，昭和４８年６月１６日厚生省告示第１７１号〔乙９〕，児童福祉法２１条の６，昭和４８年６月２８日厚生省告示第１８７号〔乙１０〕），また，在宅の知的障害者や障害児のうち障害の程度が重度又は最重度であるもので，てんかんの発作等により頻繁に転倒するものについては，日常生活用具として給付等がされている（知的障害者福祉法１５条の３２第２項，児童福祉法２１条の２５第２項，平成１２年３月３１日障２６８号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知（甲１２））。
しかしながら，上記のような現行法制上，Ａのように，身体障害を有してはおらず，施設等に入所しているため在宅ではなく，かつ，知的障害の程度が重度又は最重度でないてんかん患者は，頭部保護帽の給付を受けることができない状況にあるということができる。このことは，上記の各制度が，いずれも身体障害者，知的障害者及び障害児の福祉という観点から設計されたものであるため，てんかん発作症状，身体症状及び精神症状をも併発することが多いてんかん患者にふさわしい行政サービスを常に提供し得るものではないことを意味しており，頭部保護帽の支給に関し，上記各制度による福祉的措置を受けることができないてんかん患者については，社会福祉立法による手当てが欠缺している状態にあるものとも考えられる。そうすると，てんかん発作による転倒等のため常に受傷の危険に直面しており，あるいはそのことが身体症状又は精神症状に対する治療にも影響し得るてんかん患者に対する頭部保護帽の装着費用の支給に関しては，専ら福祉的措置の領域の問題と位置付けて健康保険制度の適用を否定し去るのは相当でなく，むしろ，てんかん患者の健康の保持・増進に直接かかわる問題として，健康保険制度の枠内での解決になじむものと捉えることも十分に可能というべきである。したがって，上記のような福祉的措置が講じられているからといって，本件頭部保護帽がＡのてんかんの治療上必要な装具であるとの前記判断が左右されるものではない。(4)　以上のとおり，本件頭部保護帽は，Ａのてんかんの治療上必要な装具であり，法４３条１項２号の規定により被保険者の疾病又は負傷に対する療養の給付の対象の１つとされている「治療材料」として，法５９条ノ２第１項の規定による家族療養費の支給対象となるものと認められる。
そして，前判示のとおり，本件頭部保護帽は，大阪府立金剛コロニー附属診療所が自ら製作してＡに装着させることが困難な装具であるから，原告に法５９条ノ２第８項，４４条ノ２の規定による療養費を支給しないこととした本件不支給決定は，上記各規定の趣旨に照らして合理性を欠き，被告に付与された裁量権の範囲を超えるものといわざるを得ない。
３　結論
以上によれば，本件不支給決定は，被告に付与された裁量権の範囲を逸脱した違法があり，取消しを免れない。
よって，本訴請求は理由があるからこれを認容することとし，主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第７民事部
裁判長裁判官　　　川　神　　　裕
裁判官　　　山　田　　　明
裁判官　　　一　原　友　彦


平成１７年（行ケ）第１００４６号審決取消請求事件（平成１８年８月２９日口頭弁論終結）
判決
原告ドイチエ   トムソン－ブラント
ゲゼルシヤフトミツトベシユ
レンクテルハフツング
訴訟代理人弁護士加藤   義明
同町田健一
同角田邦洋
同弁理   士ｱｲﾝｾﾞﾙ･ﾌｪﾘｯｸｽﾗｲﾝﾊﾙﾄ=
同矢野敏雄
同星公弘
被告特許庁長官   中嶋誠
指定代理人片岡   栄一
同山田洋一
同小池正彦
同大場義則
主文
特許庁が不服２００２－１０９９３号事件について平成１６年１０月６日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
主文同旨
第２当事者間に争いがない事実
１特許庁における手続の経緯
原告は，平成３年３月２日，発明の名称を「記録担体上のデイジタルデータの記録および／又は再生方法」とする発明について特許出願（特願平３－５０５１７０号，優先権主張１９９０年〔平成２年〕３月１２日〔以下「本件優先日」という。〕・ドイツ）をしたが，平成１４年３月１９日（発送日）付けで拒絶査定を受けたので，同年６月１７日，拒絶査定に対する不服の審判を請求し，同年７月１６日付け手続補正書により特許請求の範囲について手続補正（以下「本件手続補正」という。）をした。
特許庁は，これを不服２００２－１０９９３号事件として審理し，平成１６年１０月６日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同月２２日，原告に送達された。
２本件手続補正により補正された明細書（甲９，以下，願書に添付した明細書〔甲２〕と併せ，「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項１に記載された発明（以下「本願発明」という。）の要旨
走査可能な記録担体に少なくとも１つのトラックを設け，記録時には該トラックにデータをバースト状に記録し，再生時には該トラックからバースト状に
記録されたデータを読み出す形式の，
正味データレートでディジタルオーディオデータ信号またはディジタルビデオデータ信号を走査可能な記録担体に記録または該記録担体から再生する方法
において，
記録担体に記録すべきデータの各バーストをトラックの一部分つまり１つのクラスタに，その正味データレートとは無関係にまえもって定められた物理的な書き込みデータレートを用いて該記録担体に記録し，またはまえもって定められた物理的な読み出しデータレートを用いて該記録担体から読み出し，前記正味データレートは前記まえもって定められた書き込みデータレートまたは前記まえもって定められた読み出しデータレートよりも小さく，バーストのデータを一時記憶メモリ（６）を使用して記録または再生装置に一時記憶して，記録すべきデータの正味データレートを書き込みデータレートに変換し，または読み出しデータレートを再生すべきデータの正味データレー
トに変換し，
前記記録担体へのそれらのデータの書き込み後または記録担体からのそれらのデータの読み出し後，書き込みまたは読み出しにあたり休止期間を挿入し，現在のクラスタまたはバーストの書き込み後または読み出し後の前記休止期間中，記録または再生装置を次のクラスタまたはバーストの開始位置に位置決
め，
それぞれ正味データレートで前記記録担体に記録すべきまたは該記録担体から再生されるディジタルオーディオデータ信号またはディジタルビデオデータ信号は，データ圧縮プロセスを用いてデータ圧縮したオーディオ信号またはビデオ信号であり，走査値のブロックをスペクトル係数の対応のブロックに変換
することを特徴とする，
正味データレートでディジタルオーディオデータ信号またはディジタルビデオデータ信号を走査可能な記録担体に記録または該記録担体から再生する方法。〔本件明細書の特許請求の範囲の請求項１には，上記のとおり，記録担体に記録する方法の発明と記録担体から再生する方法の発明とが択一的に記載されているところ，審決は，そのうち，記録担体に記録する方法の発明を対比の対象としているので（審決謄本７頁第２段落），以下，引用発明との対比においては，同方法の発明を「本願発明」という。〕
３審決の理由
()審決は，別添審決謄本写し記載のとおり，本願発明が，特開平１－２９２1６７０号公報（甲１０，以下「引用例」という。）に記載された発明（以下「引用発明」という。）及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないとした。
()審決が認定した，本願発明と引用発明の一致点及び相違点は，それぞれ次2
のとおりである
ア一致点（審決謄本７頁第３段落）
走査可能な記録担体に少なくとも１つのトラックを設け，記録時には該トラックにデータをバースト状に記録し，再生時には該トラックからバー
スト状に記録されたデータを読み出す形式の，
ディジタルオーディオデータ信号またはディジタルビデオデータ信号を
走査可能な記録担体に記録する方法において，
記録担体に記録すべきデータの各バーストをトラックの一部分つまり１つのクラスタに，まえもって定められた物理的な書き込みデータレートを
用いて該記録担体に記録し，
バーストのデータを一時記憶メモリを使用して記録または再生装置に一
時記憶し，
前記記録担体へのそれらのデータの書き込み後，書き込みにあたり休止
期間を挿入し，
現在のクラスタまたはバーストの書き込み後の前記休止期間中，記録または再生装置を次のクラスタまたはバーストの開始位置に位置決め，それぞれ前記記録担体に記録すべきディジタルオーディオデータ信号またはディジタルビデオデータ信号は，データ圧縮プロセスを用いてデータ
圧縮したオーディオ信号またはビデオ信号である，
ディジタルオーディオデータ信号またはディジタルビデオデータ信号を走査可能な記録担体に記録する方法。
イ相違点（同第４段落～８頁第１段落）
(ｱ)相違点ａ
記録担体に記録するデータレートに関し，本願発明においては，「記録担体に記録する際のまえもって定められた物理的な書き込みデータレート」とは無関係でこれより小さい「正味データレート」で行い，「記録すべきデータの正味データレートを書き込みデータレートに変換」するものであるのに対し，引用例に記載された発明においては，このことについて特に示されていない点。
(ｲ)相違点ｂ
本願発明においては，記録担体に記録すべきまたは該記録担体から再生される，データ圧縮プロセスを用いてデータ圧縮したオーディオ信号またはビデオ信号は「走査値のブロックをスペクトル係数の対応のブロックに変換する」ものであるのに対し，引用例に記載された発明におい
ては，このことについて特に示されていない点
第３原告主張の審決取消事由


審決は，引用発明の認定を誤り（取消事由１），本願発明と引用発明との相違点を看過し（取消事由２，３），相違点ａについての判断を誤った（取消事由４）結果，本願発明が進歩性を欠くとの誤った結論を導いたものであって，違法であるから，取り消されるべきである。
１取消事由１（引用発明の認定の誤り）
()審決は，引用発明につき，「上記記載事項（   ）～（），及び第２図を1ⅱⅴ参酌すると，ディスクのトラックへの記録は記録パルスの出力によって（バースト状に）行われるものであることは明らかである。」（審決謄本５頁第５段落）と認定したが，誤りである。引用例には，ディスクのトラックへの記録が「バースト状」に行われることは記載されていない。そして，審決が引用発明を誤って認定し，本願発明と引用発明との一致点を誤って認定したことが，審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであり，審決は取り消されるべきである。
()「バースト」という用語について，本件優先日当時の各種文献をみると，2「バーストある現像の発生において，隣接した２個の発生時間間隔burst
ママ
が，あらかじめ指定した時間間隔以内である場合をいう。一般概念としては，burst現像の集中的発生をいう。」（甲１４），「バースト伝送《通信》無線通信の方式。伝送内容を一定時間蓄積した後，通transmission常の１０倍から１００倍の速度で送出する。受信側ではいったんこれを記録した後，受信者のために通常の速度に戻す。」（甲１５），「バースト順々に転送されるデータのうち特定の規定により一単位と扱われる信burst号データの塊。」，「バースト伝送［］   制御されbursttransmissionJISた間欠的な時間間隔で行われる特定のデータ信号速度によるデータ伝送。備考この方法を用いれば，種々のデータ端末装置間の通信が可能である。」（甲１６）等と定義されている。
これらによれば，本件優先日当時，「バースト」とは，①現象が間欠的に起こること，②当該現象が短時間に起こること，③当該現象の速度が高速であることの内容を含む概念として解することが相当である。これに対し，引用発明において，記録担体のトラックへの記録は，既トラックの記録終了位置から休止期間（スペース）を挿入することなく記録自体が連続するように行われ，スペースが存在するように間欠的に記録されているわけではない（要件①関係）。また，一般に，読み出しデータレートと書き込みデータレートが存在し，その相関関係について何も記載されていなければ同一の値を使用しているとみるのが通常であるところ，引用例にはその相関関係の記載がなく，また，引用例の第２図の記載からも，書き込みデータレートと読み出しデータレートとが同じであるとみることができる。そして，これらのデータレートが同じである以上，トラックへの書き込みが短時間に，高速に行われることはない（要件②，③関係）。したがって，引用発明においては，ディスクのトラックへの記録は，「バースト状」に行われるものではない。
()本件明細書の発明の詳細な説明には，「１つのバーストデータとは所定の3データ量（集合），例えば１つ又は複数ビットの所定のデータ量（集合）のことである」（３頁右上欄第４段落）と記載されている。「所定の量」とは，変化しない固定の量を意味することは明らかであるから，本願発明において，バースト状に記録するとは，記録の休止期間と休止期間との間に記録されるデータが，所定のデータ量であって可変ではないことを意味する。２これに対し，引用発明は，バッファメモリのデータ量が第２のレベルＶ以下になると記録が中断する。中断のタイミングはバッファメモリに入力されるデータ量の入力状況に依存しているのであるから，中断が入る前のデータ群の大きさも変化する。例えば，バッファメモリにデータが次から次へ入力される場合には，中断前のデータのかたまりは長いデータ長のかたまりとなり，データの入力がすぐに途切れるような場合には中断前のデータのかたまりは短いデータ長のかたまりとなる。したがって，引用発明では，所定のデータ量のかたまりによるデータの記録は行われないので，バースト状に記録されていない。
２取消事由２（相違点の看過①）
()本願発明は，バースト状の記録間に，休止期間に対応して空間的・物理1的なスペースが存在するのに対し，引用発明は，このようなスペースがなく，記録が連続的に行われているから，審決は，この空間的・物理的なスペースの存否という本質的な相違点を看過したものである。()本願発明は，実施例の説明の図１の出力例１０に示すように，バースト2をＣＤのトラックに書き込んだ後，次のバーストを書き込む際，昀初のバーストと次のバーストとの間に休止期間が存在し，さらに，次のバーストとの間にも休止期間が存在するものであり，バーストとバーストとの間に，記録間隙が生じる。また，逆に，ＣＤからバーストデータを読み出す場合にも，バーストを読み出した後，次のバーストの読み出しとの間も，バースト間の記録間隙のためにそれらの間に休止期間が存在する。そして，本願発明において，「クラスタ間では当該記録は連続的でない」（本件明細書の６頁左上欄昀終段落）とか，「１つのクラスタに対するランダムの書込アクセスには十分長い間隙のため」（同頁右上欄第２段落）とされているように，休止期間は，記録と記録との間に間隙（スペース）を生じさせるためのものであることが明白である。
また，本願発明の特許請求の範囲には，「前記記録担体へのそれらのデータの書き込み後または記録担体からのそれらのデータの読み出し後，書き込みまたは読み出しにあたり休止期間を挿入し」と記載され，クラスタとクラスタとの間には必ず休止期間（休止時間）が挿入される。そして，当該記録担体は回転しているのであるから，その休止時間中にクラスタとクラスタの間に空間的・物理的なスペースが発生するのは必然の結果である。
本願発明は，このようなスペースが存在するため，各クラスタに対してランダムに読み出しアクセス，書き込みアクセスをすることができ，前後に位置するクラスタに記録された情報が損なわれることがなく，また，１つのクラスタに対するランダムの書き込みアクセスに対しレーザ光の高速のランニングアップ及びランニングダウンも必要ではないし，さらに，１つのクラスタの書き込み後，次のクラスタの始まりとの間に存在する休止期間ないしポーズを利用して，直前のクラスタ全体を再度読み出し，記録誤差が発生したかどうか検出することができるという優れた効果を奏する。()他方，引用発明は，トラックの既記録部分とこれから記録しようとする3部分との間に間隙（スペース）が全く生じないようにデータをつめて連続記録するものであり，引用発明の書き込みデータとデータの記録部分間には，スペースが存在しないことが明らかである。また，そのようなスペースが存在しないため，本願発明と同様の効果を奏することはない。
３取消事由３（相違点の看過②）


()本願発明の「休止期間」は，１トラックより小さく，かつ，固定長である1「クラスタ」に対する書き込みと，次のクラスタに対する書き込みとの間に必ず挿入されるものであり，１トラックごとに必ず生じる。これに対し，引用発明においては，書き込みの中断時間は，バッファメモリのデータ蓄積量に対応して，条件付きで発生する，すなわち，バッファメモリの容量が第２のレベルＶ以下になるという条件がある場合にのみ記録が中断されるもの２であり，書き込みの中断が発生した場合の中断前後のデータの集群（被告のいう「クラスタ」）は，１トラックより大きく，可変長である。審決は，本願発明と引用発明のこのような休止期間がどのような場合に発生するか，休止期間の前後のデータのかたまりがどのようなものであるかについての相違点を看過した。
本願発明は，１トラックより小さい固定長のクラスタごとに必ず休止期間を設けるという構成をとることによって，メモリにデータが次から次へ入力される場合でも，小さいデータ単位で，必ず休止期間を挿入して，クラスタ単位での迅速な書き込みエラーチェックや読み込みエラーチェックが可能になるのであり，同構成は本質的なものであって，上記相違点の看過は，審決の結論に影響を及ぼすものである。
()本願発明において，記録の休止期間は，クラスタへのデータの書き込みご2とに必ず挿入されるものであるのに対し，引用発明において，記録の中断は，発生しない場合もある。
ア本願発明の特許請求の範囲には，「前記記録担体へのそれらのデータの書き込みの後（または記録担体からのそれらのデータの読み出し後），書き込み（または読み出し）にあたり休止期間を挿入し」と記載され，本願発明においては，クラスタへのデータの書き込みの際，前のクラスタの書き込みと次のクラスタの書き込みの間に，必ず休止期間が発生する。イ引用発明は，バッファメモリに蓄積されたデータ容量の条件が，上記のとおり，特定のレベル以下になるという条件がある場合にのみ，記録が中断されるものであり，例えば，バッファメモリにデータが途切れることなく入力されれば，中断は発生しない。
被告は，休止期間によって分割されて書き込まれたデータの，各々の集群をクラスタと称するのであるから，引用発明においても，隣接する２つのクラスタの書き込み間には，当然に休止期間が存在している旨主張するが，「隣接する２つのクラスタ」という表現は，それ自体，既に休止期間の存在を前提としていることになるのであり，休止期間の存在を前提として休止期間の存在を証明しようとすることはトートロジーであって，失当である。
()本願発明の「クラスタ」は，「固定長」のものを指すのに対し，引用発明3のデータのかたまりは，可変長である。
ア「クラスタ」とは，「ＯＳが管理するハードディスク上のブロックの昀小単位」（甲１８）をいい，「単位」との文言からも明らかなとおり，固定長のものをいい，本件優先日当時，フロッピーディスクのような記録担体において「クラスタ」という用語は，メモリ管理の１単位，すなわち固定長のものとして認識されていた。
「クラスタ」が固定長のものを指すことは，「ＪＩＳ準拠コンピュータデータ通信用語解説集」（甲２３），特開昭６４－３５６２４号公報（甲２４），特開平１－１５５５５５号公報（甲２５），特開昭６２－２３９４７５号公報（乙４）に記載された「クラスタ」が，固定長のものを指すことからも明らかである。
被告は，特開昭６１－９７２１号公報（乙３，以下「乙３公報」という。）を引用し，「クラスタ」が，固定長のものに限られるわけではない旨主張する。しかし，乙３公報は，磁気ディスク等に不可避的，かつ，任意に生じる欠陥セクタと欠陥セクタの間の有効なセクタをまとめて把握する場合の概念として「クラスタ」という用語を用いているところ，このような物理的な欠陥セクタを回避するための技術は，本願発明のように有効な記録担体があることを前提に，これに対するランダムの読み出し，書き込みアクセスによるデータ記録，再生を行わせようとする発明とは対象を異にするというべきであり，ここでの引用は不適切である。また，原告が，「クラスタ」は固定長のものを指すものとして掲げる上記各文献は，乙３公報よりも後の，本件優先日により近接したものであり，遅くとも，本件優先日当時には，当業者は，「クラスタ」は固定長のものを指すとの認識を有していた。
イ仮に，特許請求の範囲の「クラスタ」の記載の意義が一義的に明確でないものとすれば，明細書の発明の詳細な説明を参酌すべきところ，本件明細書の発明の詳細な説明には，「１つのクラスタの長さはまた任意の大きさではない。クラスタレコーディングによるＭＯＤ１３に対しては次のクラスタ長１が設定されている。１＝１１７６ＥＦＭフレーＣＬ   ＣＬム＝１２ＡＴＩＰブロック＝０．１６ｓｅｃ」（５頁右下欄第１段落～第２段落）と記載されており，これによれば，「クラスタ」が固定長であることは明白である。
ウ他方，引用発明においては，バッファメモリのデータ量が第２のレベルＶ以下になると記録が中断するが，データ量がレベルＶ以下になら２   ２ずにバッファメモリにデータが次から次へ入力される場合には，被告が「クラスタ」と称するデータのかたまりは，長いデータ長のかたまりとなり，データの入力がすぐに途切れるような場合には，データのかたまりは短いデータ長となる。つまり，引用発明のクラスタと称するデータのかたまりのデータ長は可変である。
エ被告は，クラスタの大きさを可変長のものに代えて，固定長のものとする程度のことは，当業者が必要に応じて適宜なし得た事項である旨主張する。
しかし，被告の上記主張は，それ自体理由が全く示されていないばかりでなく，この点は，本願発明の進歩性に関する結論を導くに当たって必要な認定判断であるから，これを欠くことは，それ自体，審決が違法であることを示している。
また，引用発明は，データの入力状態に応じて柔軟にデータの書き込みの中断，再開を行うことによって高密度記録が実現するのであるから，データのかたまり（被告主張のクラスタ）が，可変長でなければならないことは引用発明の絶対条件であり，引用発明において，クラスタの大きさを可変長のものに代えて，固定長のものとすることは，当業者が必要に応じて適宜なし得た事項であるというようなものではない。()本願発明の「クラスタ」は，１トラックよりも小さいものであるのに対し，4引用発明のデータのかたまりは，１トラックよりも大きいものである。ア本願発明の「クラスタ」は，特許請求の範囲に，「トラックの一部分つまり１つのクラスタ」と記載されているとおり，１トラックより小さい部分を意味している。
そして，本願発明の「トラック」とは，記録担体において記録される線状の部分のうち，記録担体１回転相当部分をいい，「トラックの一部分」とされる「クラスタ」は，記録担体１回転相当部分よりも小さいこととなる。


被告は，本願発明の「トラック」は，ディスクのらせん状につながった記録される線状の部分の一本全体を指すものであり，「クラスタ」は，「トラックの一部分」というのであるから，記録担体１回転相当部分を超える設定も可能である旨主張する。
しかし，「トラック」という語は，①記録担体において記録される線状の部分の１本全体を指すものとしての用法だけでなく，②その１回転相当部分（１周分）を指すものとしての用法もあり，本願発明において，被告のように「トラック」を１本全体を指すものとすると，本願発明の特許請求の範囲の「トラックの一部分」という記載が，「記録担体全部の一部分」という当然のことを意味することとなり，意味をなさないことになってしまうことも考慮すれば，本願発明における「トラック」は，上記のとおり，記録担体１回転相当部分を指すものと解すべきである。また，仮に，「トラック」の意義が不明確であるとすれば，明細書の発明の詳細な記載を参酌すべきであり，本件明細書の記載（７頁）等からも，その意味は，記録担体１回転相当部分と理解できる。イ一方，被告が主張する引用発明における，「クラスタ」は，「休止期間によって分割されて書き込まれたデータの，各々の集群」と定義されるもので，その大きさに限定がなく，被告主張の「クラスタ」は，１トラックを超える大きいデータの集群をも含むものである。引用例の図２の（ｃ）（記録パルス）をみても，（ｄ）再生検波出力に明示されている１回転周期（すなわち１トラック）のパルスより広い期間である記録期間において，中断が入ることなくデータが記録されている。
４取消事由４（相違点ａについての判断の誤り）
()審決は，相違点ａについて，「引用例に記載された発明（注，引用発1明）は，バッファメモリ１９（一時記憶メモリ）にバースト状に記憶されたデータの量が第１のレベルＶ以上になるとバッファメモリ１９（一時記１憶メモリ）からデータを出力し，ディスク（記録担体）９に記録するものである。この場合，バッファメモリ（一時記憶メモリ）に入力されるデータのレート（正味のデータレート）が出力されるデータのレート（あらかじめ定められた物理的な書き込みデータレート）より大きいとバッファメモリ１９のデータ量が増加しバッファメモリがすぐ満杯になる恐れがあること，ディスク（記録担体）には通常できるだけ速やかにデータを記録する必要があること等を考えると，バッファメモリ（一時記憶メモリ）に入力されるデータレート（正味のデータレート）を，ディスク（記録担体）に記録される（書き込み）データレート（あらかじめ定められた物理的な書き込みデータレート）とは関係なく，これより小さいものとすることは当業者が容易に想到できたものである（なお，記録装置において，バッファメモリの入力より高いデータレートで信号を読み出して記録媒体に記録することは，特開昭６３－１１８８５４号公報（特に，第３頁等），特開昭６３－１４８７０号公報（特に，第２頁右上欄～左下欄等）にもみられるように，本願の優先権主張の日前に周知の技術である。）」（審決謄本８頁第５段落）と判断したが，誤りである。
()引用発明において，バッファメモリへの入力データレート（本願発明に2いう「正味データレート」となるもので，以下，単に「入力データレート」という。）と記録担体に記録される（書き込み）データレート（バッファメモリからの読み出し〔出力〕データレートでもあり，以下，単に「書込データレート」という。）を同一にすれば，バッファメモリが満杯になることはなく，前者のデータレートを後者のデータレートより小さくする必要性や技術的意義はない。
すなわち，引用例において，「バッファメモリ１９の容量は，ディスク９の１トラック当たりのデータ記憶容量の２倍以上の記録容量を有しており」（４頁左上欄第２段落）とバッファメモリの容量に触れられているように，引用発明において，入力データレートと書込データレートを同一にしても，バッファメモリの記録容量を拡張すれば，バッファメモリが満杯になるという問題は生じないから，入力データレートを小さくする必要性はないし，データレートを変えるためには，本願発明の実施例におけるように分周器７などが必要となり，装置の費用もかかるから，入力データレートを書込データレートより小さくするする技術的意義はない。()引用発明において，入力データレートを書込データレートより小さくする3必要があったとしても，その必要性は，本願発明における必要性とは異なるのであるから，技術的意義が異なる。
すなわち，本願発明において，入力データレートを書込データレートより小さくするのは，バーストとバーストとの間に休止期間を発生させることを目的としている。他方，引用発明において，入力データレートを書込データレートより小さくする必要があるとすると，それは，上記休止期間を発生させることを目的とするものではなく，バッファメモリが満杯になることを避けるためにされるのであり，その技術的意義は，本願発明におけるものとは全く異なるものである。
()引用発明と，審決が挙げた，バッファメモリが満杯になるのを防止するた4めに入力データレートより書込データレートを大きくするという周知技術とは，バッファメモリにおけるデータ量の変動という観点からすると，技術的に相反する方向性を持つものであり，引用発明と審決が述べた周知技術を組み合わせることはできない。
すなわち，引用発明は，データが供給されない場合に，バッファメモリからの読み出しを停止させ，バッファメモリにデータが蓄積されるのを待つという，データ量を蓄積する方向での技術である。それに対し，審決が述べた周知技術は，バッファメモリが満杯になるのを防止するため，入力データレートより書込データレートを大きくするというものであり，データ量を減少させる方向の技術である。
そして，このように背反する内容の技術を組み合わせると，次のような不都合が生じる。
すなわち，引用発明を固定データレートとして解釈すると，瞬時で見れば入力データレートと書込データレートは等しく，このとき，①データが連続して入力されている場合には記録も連続して行われ，②データ入力が断続的になり，バッファメモリデータ量がレベルＶ以下になる場合には，バッフ２ァメモリからの読み出しを停止し，バッファメモリデータ量がレベルＶに１なるまでデータの蓄積をするという，引用発明の意図する高密度記録制御が実行されることとなる。他方，引用発明の高密度記録制御に，書き込みのクロック周波数より読み出しのクロック周波数が高い周知技術を組み合わせると，書き込みのクロック周波数より読み出しのクロック周波数が高いため，データが連続して入力されていてもバッファメモリ内のデータ量は時間とともに減少し，レベルＶ以下になってしまうから，②のデータ入力が断続的２に行われる場合のみならず，①のデータが連続して入力される場合においても高密度記録制御が実行されてしまう。このように，②の場合のみならず，①のデータ入力が連続する場合まで高密度記録制御が動作することは，記録ヘッドが不必要に頻繁に動作，停止を繰り返すことを意味し，ディスクへの記録時間が余分に必要となるという不都合が生じることとなる。()被告は，入力されるデータ量に応じて変化するものを「データレート」と5して主張するが，クロック周波数だけでなく，バッファメモリに入力されるデータ量により変化するこのような「データレート」は，被告の独自の解釈である。


そして，被告主張のように「データレート」を解釈すると，引用発明は，１クラスタ程度のデータが連続して入力される一般的な場合でも，本願発明の「正味データレートは前記まえもって定められた書き込みデータレートよりも小さく」という要件を満たさないことになるので，本願発明と引用発明との新たな相違点が発生することとなるし，また，被告主張のように「データレート」を解釈すると，引用発明において，平均すれば，入力データレートが書込データレートより小さくなるのは，バッファメモリに入力されるデータ量が断続することによるのであって，引用発明には，「バッファメモリへの書き込みデータレートを読み出しデータレートに変換する」工程が存在しなくなることになるのであり，その点においても，本願発明と引用発明との相違点が発生することとなる。
また，被告は，ディスクへの記録がされている期間全体の平均でみれば，入力データレートが書込データレートより小さい旨主張するが，そこでいうディスクへの記録がされる期間が，ディスクへの書き込み行為が現実に行われている期間を意味すると解すると，本願発明は，そのような期間に限定されるものではないので，上記主張は理由がなく，その期間がデータの入力開始から記録の終了までの期間を意味するものとしても，平均をとれば双方のデータレートは同一になるはずであるから，この点でも被告の主張は理由がない。
第４被告の反論
審決の認定判断に誤りはなく，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
１取消事由１（引用発明の認定の誤り）について
()原告は，「バースト」という用語について，各種文献における定義を引用1して，特定の内容を含む概念として解すべきであると主張するが，原告の主張は，本件明細書の記載を無視したものであり，失当である。特許請求の範囲に記載された用語の意味内容が，明細書又は図面において定義ないし説明されている場合には，その定義，説明に基づいて用語を理解ないし解釈するのが妥当であるところ，本件明細書には，「バースト」について，「基本的に，デジタルデータの通常の連続的記録が，バーストごとの記録によって置換され，ここにおいて各バーストデータはそれ自体連続的に記録される。データのバーストごとの記録によって，有利に各バーストは記録担体上に１つのクラスタ（集群）を形成する。１つのバーストデータとは所定のデータ量（集合），例えば１つ又は複数ビットの所定のデータ量（集合）のことである。１つのクラスタ（集群）とは実質的に１つのバーストデータを含むトラック部分である。そのようなクラスタによる記録は以下“クラスタ記録”と称される。」（３頁右上欄第４段落）との記載がある。そうすると，本願発明における「バースト」は，「記録担体に記録するとクラスタ（集群）が形成されるような，所定のデータの集合」といった程度の意味に解するのが妥当であり，それ以上に限定を加えて解釈すべき理由はない。また，そのように解しても，本願発明の特許請求の範囲の記載，発明の詳細な説明の他の記載及び図面の記載とも，何ら矛盾は生じない。原告は，本件明細書の上記記載中の，「１つのバーストデータとは所定のデータ量（集合），例えば１つ又は複数ビットの所定のデータ量（集合）のことである。」との記載から，本願発明のバーストが固定長である旨主張するが，「所定」の語は「一定」あるいは「固定」を意味せず，同記載は，本願発明の「バースト」が固定長であることの根拠にはならない。()原告は，引用発明においては，ディスクのトラックへの記録が「バースト2状」にされない旨主張するが，失当である。
本願発明における「バースト」は，上記のとおり，「記録担体に記録するとクラスタ（集群）が形成されるような，所定のデータの集合」といった程度の意味に解するのが妥当である。そして，引用例の第２図に示される実施例において，バッファメモリからの読み出し信号（記録媒体への書き込み信号）には，休止期間があり，休止期間以外の期間におけるバッファメモリからの読み出し信号（記録媒体への書き込み信号）が所定のデータの集合を形成し，それが記録媒体に記録されると，データのクラスタ（集群）が形成されることも明らかであるから，引用発明においてもバーストが生じている。
２取消事由２（相違点の看過①）について
()原告は，本願発明は，バースト状の記録間に，休止期間に対応して空間的1・物理的なスペースが存在するのに対し，引用発明は，このようなスペースがなく，記録が連続的に行われているという相違点があり，審決はこの相違点を看過している旨主張するが，失当である。
()本願発明の「休止期間」は，特許請求の範囲の記載からして，文字どおり，2「時間的な休止期間」と解すべきであり，原告がいうような空間的・物理的なスペースの意味に解すべき理由はない。このことは，本願発明の特許請求の範囲には，物理的な間隙を表す「休止区域」，「休止領域」等の文言は何ら使用されておらず，バースト状の記録間に休止期間に対応して空間的・物理的な「スペース」が存在することについて何ら規定されていないことからも明らかであり，原告の主張は，特許請求の範囲の記載に基づかないものである。
そして，引用発明においては，記録に「休止期間」を挿入することが記載されていることが明らかであるから，審決に原告主張の相違点の看過はない。()原告は，本件明細書の実施例の図１の出力例１０を上記主張の根拠とする3が，図１の出力例１０の横軸は時間軸であることは明らかであり，「１．バースト」と「２．バースト」との間に示されている期間は，記録する時間的間隔と解されるので，このことから，記録トラックに記録される「１．バースト」と「２．バースト」との間に空間的・物理的なスペースが存在するとはいえない。
また，記録部間の未記録部分（物理的なスペース）を昀小限にして高密度に記録しようとすることは，引用例にも記載があるように通常のことであり，休止期間が存在するとしても，単に，記録担体が回転していることのみを根拠として，記録部間に物理的なスペースが発生するとは直ちにはいえない。
３取消事由３（相違点の看過②）について
()原告は，本願発明の「休止期間」は，クラスタへのデータの書き込みごと1に，必ず挿入されるのに対し，引用発明の記録の中断は，バッファメモリのデータ蓄積量に対応して，条件付きで発生するという相違がある旨主張するが，失当である。
ア本願発明において，クラスタの書き込みと次のクラスタの書き込みの間に，必ず休止期間が挿入されるが，引用発明においても，休止期間によって分割されて書き込まれたデータの，各々の集群をクラスタと称するのであるから，隣接する２つのクラスタの書き込み間には，当然に休止期間が存在し，休止期間に係る構成について，両発明に相違はない。２イ原告は，引用発明においてはバッファメモリの容量が第２のレベルＶ,以下になるという条件がある場合にのみ記録が中断されるものであり，バッファメモリにデータが途切れなく入力されるなど，バッファメモリに蓄積されたデータ容量の条件により，記録の中断は発生しない旨主張するが，失当である。


審決は，引用例から，引用発明として，「バッファメモリに蓄積されるデータ量が第２のレベルＶ以下になり得るような状況の下で，引用例の２装置により実現される方法」を認定したものであり，このような引用発明において，記録媒体への記録中にバッファメモリに蓄積されたデータ量が第２のレベルＶ以下になるという状況が発生した場合には，必ず記録を２中断し，休止期間を挿入するものである。
一方，本願発明も，休止期間の挿入間隔が一定間隔であることまでを要件とするものではないので，「引用発明が，バッファメモリに蓄積されたデータ量が第２のレベルＶ以下になった場合にのみ記録を中断（休止期２間を挿入）するものである」点は，本願発明との相違点ではない。()原告は，「クラスタ」は，固定長のものに限られる旨主張するが，失当で2ある。
ア「クラスタ（）」という用語は，本来「群れ」「かたまり」といclusterうイメージを有する単語であり，必ずしも一定の大きさ，量を示す意味は備えていない。記録／再生の技術分野で，本件優先日前に，連続するセクタの数を「クラスタ」としてその長さを記録することによりデータを管理することは，乙３公報にもみられるように周知の技術であり，乙３公報において，「クラスタ」とは，単に連続するセクタに記録されたデータの「かたまり」にすぎず，クラスタの長さは個々に異なるものであることを前提としていることが明らかである。
イ本願発明の特許請求の範囲には，クラスタに関し，「記録担体に記録すべきデータの各バーストを・・・１つのクラスタに，・・・物理的な書き込みデータレートを用いて該記録担体に記録し」とあるだけで，クラスタの長さについて何ら言及されておらず，単にデータが記録される領域として示されているにすぎないのであるから，本願発明における「クラスタ」は，固定長のものに限定されず可変長のものも含まれているというべきであり，「クラスタ」を必ずしも固定長のものに限定して理解すべき特段の技術的理由は存在しない。
ウ引用発明においては，バッファメモリのデータ容量があらかじめ定められたレベル以上のときに記録信号がディスク（のセクタ）に記録され，その場合，記録されたデータのかたまりの長さは個々に異なっていてもよく，そのデータのかたまりを「クラスタ」ということができる。エさらに，引用発明において，ディスクに記録されるデータのかたまり（クラスタ）の長さは個々に異なっていてもよいが，クラスタの大きさを可変長のものに替えて単に固定長のものとする程度のことは，当業者が必要に応じて適宜なし得た事項であるともいえる。
()原告は，「トラック」が，記録担体において記録される線状の部分のうち3記録担体１回転相当部分である旨主張するが失当である。ア本願発明の特許請求の範囲には，トラックに関し，「１つのトラック」「トラックの一部分」等とあるだけで，「トラックの一周分」等と記載されていないのであるから，原告主張のように記録担体１回転相当のトラック部分に限定して解釈しなければならない特段の技術的理由は存在しない。原告が主張する「ＣＤ等の記録担体」においては，ディスクにらせん（スパイラル）状につながった１本のトラックがあるのであるし，本願発明は，記録担体がディスク状のものであることすら限定していない。また，本件優先日前において，クラスタをトラック一周分を超えて設定することは，特開昭６２－２３９４７５号公報（乙４）にみられるように周知であり，この場合，トラックはスパイラル状であることから，クラスタは「トラックの一部分」であるともいうことができる。イ引用発明において，ディスクに記録されるデータのかたまり（クラスタ）は，当然に「トラックの一部分」に記録されることになる。４取消事由４（相違点ａについての判断の誤り）について()原告は，相違点   についての審決の判断の誤りを主張するが，相違点は，1aa本来，相違点でなかったということができる。
「データレート」とは，その単位が，例えば，〔〕等と表されるよbit/secうに，単位時間当たりに伝送されるデータ量の意味にごく普通に理解されるものであり，本願発明の特許請求の範囲の記載においても，単に「正味データレート」，「物理的な書き込みデータレート」などとあるのみで，データレートとクロック周波数との関係は何ら示されていないので，本願発明の「データレート」は，単位時間当たりに伝送されるデータ量である。そして，引用例の実施例（第２図）によれば，バッファメモリ１９内のデータ容量が第１のレベルＶ以上の間，バッファメモリへの入力データがな１いとき，入力データレートは，バッファメモリから単位時間当たりに読み出されるデータ量としての書込データレートより小さく，バッファメモリ１９への入力データが連続して存在するとき，入力データレートと書込データレートとは等しいこととなる。そして，ディスクへの記録がされている期間全体の平均でみれば，入力データレートは，書込データレートより小さい。つまり，引用発明においては，記録動作期間中，入力データレートは，瞬時では，書込データレートと等しい場合も存在するが，ディスクへの記録がされている期間全体の平均でみれば，書込データレートより小さい。したがって，相違点は実質的な相違点でなく，審決における相違点ａにaついての判断の当否を検討するまでもなく，審決の結論は正しいということができる。
()相違点ａに係る構成について，入力データレートが，瞬時値でみても常に，2書込データレートより小さくなるよう制御することも，当業者が容易に想到できる。
すなわち，バッファメモリの蓄積データ容量には限りがあり，ディスクへの記録動作時にしかバッファメモリ内のデータ容量を減少方向とすることができないのであるから，記録動作時には，入力データレートを書込データレートより小さくなるように制御しなければならない。このことを考えれば，引用発明においても，ディスクへの記録動作時，瞬時値でみて，入力データレートが書込データレートと等しくなる期間についても，記録動作時の他の期間と同様，入力データレートが書込データレートより小さくなるように制御することは，当業者が容易に想到できたというべきである。()原告は，引用発明において，バッファメモリの記録容量を拡張すれば，バ3ッファメモリが満杯になることはない旨主張する。
しかし，引用発明において，バッファメモリの記憶容量が比較的小さい場合というのは十分に想定でき，その場合には，バッファメモリに入力されるデータの入力データレートが，出力される書込データレートより大きいと，バッファメモリがすぐ満杯になるおそれがあることは明らかである。そして，バッファメモリ（一時記憶メモリ）をすぐ満杯にさせず，併せて，ディスク（記録担体）には通常，速やかにデータを記録する必要があること等も考慮すると，バッファメモリへの入力データレートを，バッファメモリから出力される書込データレートより小さいものとすることは，当業者が容易に想到できたものである。
しかも，記録装置において，バッファメモリに対して入力されるより大きいデータレートで信号を読み出して記録媒体に記録すること自体は，特開昭６３－１１８８５号公報（甲１１）及び特開昭６３－１４８４７０号公報4（甲１２）にもみられるように，本件優先日前に周知の技術であって，何ら格別のものではない。


()原告は，本願発明において，入力データレートを書込データレートより小4さくする必要があったとしても，それは，バーストとバーストとの間に休止期間を発生させるためであり，引用発明における，バッファメモリが満杯になることを防ぐという必要性とは異なり，技術的意義が異なる旨主張する。しかし，原告主張の意味で技術的意義が異なることは，審決の相違点ａについての判断が誤っていることの理由にはならない。
()原告は，引用発明は，データ量を蓄積する方向での技術であるのに対し，5審決が挙げた周知技術はデータ量を減少させる方向の技術であり，技術的に相反する方向性を持つものであるから，両者を組み合わせることはできない旨主張する。
しかし，審決においては，引用発明と周知技術とを直接組み合わせて相違点ａに係る構成とすることについて検討しているわけではなく，引用発明において，バッファメモリのデータ容量には限りがあり，満杯になるのを防ぐためには，ディスクへの記録動作時しかバッファメモリ内のデータ容量を減少方向とすることができないことを考えると，記録動作時に，入力データレートを書込データレートより小さくなるように制御することは当業者が容易に想到できたことについて，入力データレートを書込データレートより小さくするようにバッファメモリを制御した記録装置の例として周知技術を挙げたものにすぎないのであり，原告の主張は失当である。引用発明に周知技術を組み合わせることには，何らの阻害要因もなく，むしろ積極的にこれを組み合わせることができる。
()原告は，引用例に周知技術を組み合わせると，バッファメモリにデータが6連続して入力される場合にまで高密度記録制御動作が実行され，記録ヘッドが不必要に頻繁に動作，停止を繰り返すことになるので，ディスクへの記録時間が余分に必要となるという不都合が生じる旨主張する。しかし，ディスクに記録データを記録しようとする場合，高密度記録及び記録時間の短縮等はいずれも必要とされる記録態様等に応じて要求されることであり，ディスクへの記録時間が余分にかかり，記録時間が長くなるとしても，高密度記録が望まれる場合も当然に想定し得るのであって，そのような場合，記録時間が長くなることを不都合というのは余りにも一面的な理解であり，不当である。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（引用発明の認定の誤り）について
()審決は，引用発明について，「上記記載事項（   ）～（），及び第２図1ⅱⅴを参酌すると，ディスクのトラックへの記録は記録パルスの出力によって（バースト状に）行われるものであることは明らかである。」（審決謄本５頁第５段落）と認定したのに対し，原告は，引用例には，ディスクのトラックへの記録が「バースト状」に行われることは記載されていない旨主張するので，以下検討する。
()審決は，本願発明との対比において，引用発明においてディスクのトラッ2クへの記録が「バースト状」に行われているとして，両発明が「記録時には該トラックにデータをバースト状に記録し，再生時には該トラックからバースト状に記録されたデータを読み出す」点において一致すると認定したのであるから，審決の上記認定の当否を検討するに当たっては，本願発明における「バースト状」に記録することの意義を明らかにする必要がある。ア本願発明の要旨は，前記第２の２記載のとおりであり，特許請求の範囲には，データを「バースト状」に記録するとの記載があるほか，「バーストのデータ」及び「クラスタまたはバースト」という記載はあるが，「バースト状」との用語の意義を直接的に明らかにした記載はない。そこで，まず，本件優先日当時の技術水準の下で，本願発明の「バースト」がどのような技術的意義を有するものとして当業者に理解されるかについてみると，昭和５９年１月１９日ラテイス株式会社発行「昀新データ通信用語辞典」（甲１４）には，「バーストある現像の発生にburst
ママ
おいて，隣接した２個の発生時間間隔が，あらかじめ指定した時間間隔以内である場合をいう。一般概念としては，現像の集中的発生をいう。」との記載があり，昭和６３年２月２０日電波新聞社発行「情報処理用語辞典」（甲１６）には，「バースト順々に転送されるデータのうちburst特定の規定により一単位と扱われる信号データの塊。」，「バースト伝送［］制御された間欠的な時間間隔で行われる特burst   transmissionJIS定のデータ信号速度によるデータ伝送。備考この方法を用いれば，種々のデータ端末装置間の通信が可能である。」との記載がある。本願発明において，「バースト」という用語は，データの記録担体への記録について用いられており，上記各文献に記載されたバーストについての用語の意義を考慮すると，本願発明にいう「バースト状」に記録するとは，一定の期間をおいて記録することを意味するとも考えられるが，また，データについて，一単位として扱われるデータの塊として記録することを意味するとも考えられ，特許請求の範囲の記載の他の構成に照らしても，その意味が一義的に明らかであるとはいえない。
イところで，出願人は，特許明細書の用語について，その意味を定義して使用することによって，特定の意味で使用することができるところ（特許法施行規則２４条様式２９〔備考〕８），本件明細書をみると，「基本的に，デジタルデータの通常の連続的記録が，バーストごとの記録によって置換され，ここにおいて各バーストデータはそれ自体連続的に記録される。データのバーストごとの記録によって，有利に各バーストは記録担体上に１つのクラスタ（集群）を形成する。１つのバーストデータとは所定のデータ量（集合），例えば１つ又は複数ビットの所定のデータ量（集合）のことである。１つのクラスタ（集群）とは実質的に１つのバーストデータを含むトラック部分である。そのようなクラスタによる記録は以下“クラスタ記録”と称される。」（３頁右上欄第４段落）との記載がある。上記記載によれば，本件明細書は，１つの「バーストデータ」が，「例えば１つ又は複数ビット」の「所定のデータ量」のことであると定義している。
さらに，同明細書の「中間記憶装置（一時記憶メモリ）は制御ユニット８により制御され，上記制御ユニット８は就中記録担体１１上の実際の位置データ１４を設定－位置データと比較する。一時記憶メモリ６にて，調整された設定－バーストにおけると少なくとも同数のデータが記憶されている際はじめて，一時記憶メモリは信号線路１３“データレディ”（“”）についてシグナリング通報する。当該記録ユニットがそれDataReadyの規定（設定）位置に到達すると，出力制御線路“”１２OutputControlを介して当該メモリの読出が行なわれ，相応のバーストデータが，一時記憶メモリから，毎秒１．４１１２ＭｂｉｔのＣＤ－標準記録データレートで読出され，リードソロモンコード化器９にてＣＩＲＣ－誤り（エラー）防止コード（）を施され，インターリCross-Interleaved-Reed-So1omon-Code－ビング（コード拡張）操作を受ける。当該インターリ－ビングのためコード化器（エンコーダ）９中にインターリ－ビングメモリ（図示せず）が設けられている。デジタルデータの処理及び記録の時間的経過を図１に示す。」（４頁左上欄昀終段落～右上欄第１段落）との記載においては，ディスクへの記録を行うに当たって中間記憶装置（一時記憶メモリ）内のデータ量が問題となっているところ，中間記憶装置（一時記憶メモリ）のデータ量について，「バースト」は「所定のデータ量」を示す語として使用されているものと理解できる。


そして，特許請求の範囲の，「記録担体に記録すべきデータの各バーストをトラックの一部分つまり１つのクラスタに，その正味データレートとは無関係にまえもって定められた物理的な書き込みデータレートを用いて該記録担体に記録し」との記載及び「バーストのデータを一時記憶メモリ（６）を使用して記録または再生装置に一時記憶して，記録すべきデータの正味データレートを書き込みデータレートに変換し，または読み出しデータレートを再生すべきデータの正味データレートに変換し，前記記録担体へのそれらのデータの書き込み後または記録担体からのそれらのデータの読み出し後，書き込みまたは読み出しにあたり休止期間を挿入し」との記載に照らせば，本願発明は，記録担体に対し，連続的に記録を行うのではなく，バーストのデータを一時記憶メモリに一時記憶した上で，記録担体のトラック部分に設定されたクラスタごとに記録を行うものであると認められる。このことに上記「バースト」の意義を併せ考えれば，本願発明は，「所定のデータ量」である１つのバーストデータを，１つのクラスタごとに記録する発明であると認められる。本願発明の「バースト状」に記録することの意義をこのように「所定のデータ量」ごとに記録することであると解することは，バーストについて，「一単位として扱われる信号データの塊」（甲１６）と説明する文献があることに照らしても，当業者に通常使われる語義からかけ離れたものを選択したものではない。その他，本件明細書を検討しても，「バースト」の上記定義に反する記載は見当たらない。
以上のとおり，本願発明における「バースト」とは，「所定のデータ量」のことであり，「バースト状」に記録することとは，「所定のデータ量」ごとに記録することであると解される。
ウ被告は，本願発明における「バースト」は，「記録担体に記録するとクラスタ（集群）が形成されるような，所定のデータの集合」といった程度の意味に解するのが妥当であり，それ以上に限定を加えて解釈すべき理由はなく，また，そのように解しても，本願発明の特許請求の範囲の記載，発明の詳細な説明の他の記載及び図面の記載とも何ら矛盾は生じないし，そもそも，「所定」の語は，「一定」あるいは「固定」を意味しないと主張する。
しかし，上記のとおり，本件明細書によれば，本願発明に係る「バースト」の語は，「所定のデータ量」を意味するものであって，単なる「データの集合」という意味ではなく，被告の主張は，本件明細書による定義を無視するものである。そして，「所定」とは，文字どおり，「定まっていること。定めてあること。」（広辞苑第５版），「定められていること」（大辞林第２版）であって，「所定」の語から，不特定あるいは可変の意味を読み取ることはできない。被告の主張は，失当というほかない。なお，原告は，「バースト」の用語の意義について，所定のデータ量であることを意味するほか，現象が間欠的に起こること，現象が短時間に起こること，現象の速度が高速であることを意味する旨主張するが，上記説示に照らし，採用できない。
()進んで，引用発明について検討する。3
ア引用例には，次の記載がある。
(ｱ)「円盤状記録媒体の１トラック当りのデータ記録容量の２倍以上の記憶容量を有し，Ａ／Ｄ変換されデータ圧縮及び符号化されたデータ信号を記憶するバッファメモリと，このバッファメモリから得たデータ信号をコード変換する記録回路と，この記録回路から得た記録信号を前記円盤状記録媒体のトラックに記録し，再生時，前記トラックに記録された前記記録信号を再生する記録再生ヘッドと，前記バッファメモリと前記記録再生ヘッドとの間に介挿されており，前記バッファメモリに記憶された前記データ信号のデータ容量が第１のレベル以上の間，前記記録再生ヘッドを前記円盤状記録媒体の未記録トラック上に進行させて前記記録信号を順次記録し，前記データ容量が第２レベル以下の間，前記記録再生ヘッドの記録動作を中断し，前記データ容量が第１レベルと第２レベルとの間の際，前記記録再生ヘッドを，順次，１トラックづつ，前記未記録トラック上から既記録トラック上に退行させるキック制御命令が前記記録再生ヘッドに対して出力されると同時に，前記記録再生ヘッドを再生状態にして前記既記録トラックにおける既記録部分を走査して再生エンベロープ検波し，この既記録部分の終了位置に到達すると，前記既記録トラックにおける未記録部分の先端から前記記録信号を断続記録するように前記記録再生ヘッドを制御する制御回路とからなることを特徴とする情報記録再生装置。」
（特許請求の範囲）
(ｲ)「（産業上の利用分野）本明（注，本発明〔引用発明〕の誤記と認める。）は円盤状記録媒体（以下，ディスクと記す）を用いて情報信号を劣化させることなく圧縮し，長時間記録再生を可能にした情報記録再生装置に関する。」（１頁右下欄昀終段落）
(ｳ)「（従来の技術）第３図は従来の円盤状記録媒体の記録フォーマットを説明する図，第４図は従来の情報記録再生装置のブロック構成図である。従来，ディスクにディジタルデータを記録再生する装置としては，フロッピーディスク装置が良く知られており，又，光デイスク装置も実用化されようとしている。これらの記録再生装置はコンピュータの補助記録装置として用いられるため，データの再生品質，特に信頼性に重点が置かれているから，記録密度は高くできない。そして，コンピュータと接続されてデータの読み出し書き込みのため，データがブロック化され，しかもデータは固定長記録されるのが一般的である。固定長記録されるディスクの記録フォーマットは，第３図に示すように，ディスク１の１本のトラック２はプリアンブル，複数個のセクタ（セクタ０１，セクタ０２，・・・，セクタＮ），ポストアンブルから構成されている。セクタ０１，セクタ０２，・・・，セクタＮは，夫々，ＩＤフィールド，Ｇａｐ，データフィールド，Ｇａｐから構成されている。上記のトラック２へのデータの書き始めは，同図に示すように，記録再生装置を構成するインデックス検出器がディスク１の図示しないインデックスホールを検出して発生するインデックスパルスがこれに当たる。このような記録フォーマットを有するディスク１に，音声あるいはビデオ信号の通常データを記録する場合には，トラック単位の記録が行なわれ，１トラックに満たない場合はゼロデータが記録される。従って，このようなフォーマットを有するディスク１に大量のデータを記録する際，冗長度が大となり，大量のデータを記録するには不向きであった。又，ＣＤのように，ディスクに一定の記録レートで記録する方式も広く利用されてはいるが，記録する情報の転送レートが一定である場合には問題がないが，データ圧縮を行ない，しかも，この効率を向上させるために可変長符号（例，ハフマン符号）を用いる場合には，（１）大容量のバッファメモリ等を用い，記録レートを一定に保つ方法，（２）不用なデータを記録し，記録レートを一定にする方法が考えられる。」（１頁右下欄昀終段落～２頁左下欄第１段落）


(ｴ)「（実施例）本発明は，大略，記録すべき信号を高能率符号化によりデータ圧縮し，不等長符号化されたデータをバッファメモリに蓄積し，メモリに蓄積されたデータ量に応じて，ディスクの１トラックキックを利用し，ディスクの未記録トラックあるいは既記録トラックの未記録部分を検出し，既記録トラックの既記録部分の終了位置以後から断続記録を行ない，既記録トラックの未記録部分（ギャップ）を昀小限にすることによって，データをディスクのトラックに長時間記録再生する情報記録再生装置である。第１図は本発明になる情報記録再生装置の一実施例になるブロック構成図，第２図は第１図に示す情報記録再生装置の動作を説明する図である。・・・本発明になる情報記録再生装置１７は，第１図示すように，記録系１８（Ａ／Ｄ変換回路５，データ圧縮回路６，符号化回路７，バッファメモリ１９，記録回路８，制御回路２０），ディスク９を回転するモータ１０，再生系１１（ピックアップ１２，再生回路１３，復号回路１４，データ伸張回路１５，Ｄ／Ａ変換回路１６），記録／再生ヘッド２１から構成されている。」（３頁左下欄昀終段落～同頁右下欄第３段落）
(ｵ)「まず，情報記録再生装置１７の記録動作について説明する。入力ビデオ信号Ａ／Ｄ変換回路５でＡ／Ｄ変換され，データ圧縮回路６でデータ圧縮され，符号化回路７に印加され，ここで，符号化信号（第２図()に示す信号ａ）されたデータ信号はバッファメモリ１９に印加され，aここに記憶される。バッファメモリ１９の容量は，ディスク９の１トラック当たりのデータ記憶容量の２倍以上の記録容量を有しており，この符号化信号ａをバッファメモリ１９にメモリすると，同図()に示す信b号ｂとなり，そのデータ容量のレベルは変動する。制御回路２０はバッファメモリ１９と記録／再生ヘッド２１との間に介挿されており，バッファメモリ１９に記憶されたデータ信号のデータ容量が予め定められた第１のレベルＶ以上の間，記録／再生ヘッド２１に記録パルス（第２１図()に示す信号ｃ）を出力することによって，記録／再生ヘッド２１cをディスク９の未記録トラック上に進行させて記録回路８から出力される記録信号を記録する。又，制御回路２０はバッファメモリ１９に記憶されたデータ信号のデータ容量が第２のレベルＶ（但し，Ｖ＞Ｖ   ）２１２以下の間，記録／再生ヘッド２１の記録動作は中断する。更に，データ容量が第１のレベルＶと第２のレベルＶの間，制御回路２０は記録／１２再生ヘッド２１に対して，記録／再生ヘッド２１を，順次，１トラックづつ，先の未記録トラック（記録が中断した現トラック）上から隣接する既記録トラック上に退行（ディスク９の半径方向に１トラック分移動）させるキック制御命令を出力すると同時に，記録／再生ヘッド２１を再生状態にして，この既記録トラックにおける既記録部分を走査して再生エンベロープ検波し（第２図()に示す信号ｄ），既記録部分の終d了位置に到達すると，再生検波出力がゼロになるので，この検波出力の後縁のエッジでデータ容量のレベルをラッチし，既記録トラックにおける未記録部分の先端から記録信号を断続記録するように記録／再生ヘッド２１を制御することによって，記録信号がディスク９に記録される。」（３頁右下欄昀終段落～４頁左下欄第１段落）
(ｶ)「（発明の効果）上述したように，本発明になる情報記録再生装置は，データ圧縮された情報をディスク上に高密度で記録でき，従って，情報の長時間記録，長時間再生ができる効果を有する。」（４頁左下欄第３段落）
イ上記アによれば，引用発明において，データ信号は，一度，バッファメモリに記憶され，円盤状記録媒体（ディスク）に対する記録は，バッファメモリに記憶されたデータ信号のデータ容量のレベルによって記録動作が異なってくるものであり，①同データ容量のレベルが一定のレベル（Ｖ）以上の間は，記録ヘッドをディスクの未記録トラック上に進行させ１てディスクへの記録を行い，②上記データ容量のレベルが一定のレベル（ＶただしＶ＞Ｖ   ）以下の間，記録動作は中断し，③上記データ２１２容量がＶとＶの間，記録ヘッドは，順次１トラックずつ，未記録トラッ１２ク上から隣接する既記録トラック上に退行し，既記録トラックの既記録部分の終了位置に到達すると，データ容量のレベルをラッチし，既記録トラックにおける未記録部分の先端から記録信号を記録する，というものである。
換言すると，引用発明は，従来の技術において，固定長記録されるディスク（円盤状記録媒体）の「このような記録フォーマットを有するディスク１に，音声あるいはビデオ信号の通常データを記録する場合には，トラック単位の記録が行なわれ，１トラックに満たない場合はゼロデータが記録される。従って，このようなフォーマットを有するディスク１に大量のデータを記録する際，冗長度が大となり，大量のデータを記録するには不向きであった。」（上記ア(ｳ)）ことに着目し，ゼロデータの記録を排除するために，上記のとおり，バッファメモリのデータ容量のレベルが，一定のレベル（Ｖ）以上のときには未記録トラックに記録を行い，一定の１レベル（ＶただしＶ＞Ｖ   ）以下のときには記録動作を中断し，Ｖと２１２   １Ｖの間のときには，未記録トラックから隣接する既記録トラックに戻り，２既記録トラックの既記録部分の終了位置から記録を行い，かくして，「本発明になる情報記録再生装置」は，「データ圧縮された情報をディスク上に高密度で記録でき，従って，情報の長時間記録，長時間再生ができる効果を有する。」というものである。
ウそうすると，引用発明において，記録担体に対する記録は，バッファメモリ内のデータ容量に応じて継続したり，中断したり，別のトラックに移ったりするものであって，それぞれのデータのまとまりのデータ量は，まとまりごとに異なったものになるということができ，「所定のデータ量」の記録とならないことが明らかである。
()以上によれば，本願発明の「バースト状」に記録するとは，「所定のデー4タ量」ごとに記録することであると解されるところ，引用発明においては，上記のとおり，「所定のデータ量」ごとに記録するものではなく，本願発明にいう「バースト状」に記録するという構成を欠くものであり，上記()判3示の引用発明の本質から，通常，データを「バースト状」に記録することはできないものである。
したがって，引用発明について，審決の，ディスクのトラックへの記録が「バースト状」にされているとの認定，及び，これを前提とする本願発明との一致点の認定は誤りであり，この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，原告の取消事由１の主張は，理由がある。
２取消事由３（相違点の看過②）について


()原告は，本願発明の「休止期間」は，１トラックより小さく，かつ，固定1長である「クラスタ」に対する書き込みと，次のクラスタに対する書き込みとの間に必ず発生するものであり，１トラックごとに必ず生じるのに対し，引用発明では，書き込みの中断時間はバッファメモリのデータ蓄積量に対応して，条件付きで発生する，すなわち，バッファメモリの容量が第２のレベルＶ以下になるという条件がある場合にのみ記録が中断されるものであり，２書き込みの中断前後のデータの集群（被告のいう「クラスタ」）は，１トラックより大きく，可変長であり，審決は，本願発明の「休止期間」及び「クラスタ」の技術的意義を誤解し，上記相違点を看過した旨主張する。()そこで，まず，記録の「休止期間」について検討する。2ア本願発明は，特許請求の範囲の「記録担体に記録すべきデータの各バーストをトラックの一部分つまり１つのクラスタに，その正味データレートとは無関係にまえもって定められた物理的な書き込みデータレートを用いて該記録担体に記録し」との記載や「バーストのデータを一時記憶メモリ（６）を使用して記録または再生装置に一時記憶して，記録すべきデータの正味データレートを書き込みデータレートに変換し，または読み出しデータレートを再生すべきデータの正味データレートに変換し，前記記録担体へのそれらのデータの書き込み後または記録担体からのそれらのデータの読み出し後，書き込みまたは読み出しにあたり休止期間を挿入し，現在のクラスタまたはバーストの書き込み後または読み出し後の前記休止期間中，記録または再生装置を次のクラスタまたはバーストの開始位置に位置決め」との記載のとおり，記録担体に記録をするに当たり，一時記憶メモリを使用し，記録担体上のトラック部分に設定されたクラスタごとに記録を行うものであり，１つのバーストデータを１つのクラスタに記録するごとに，記録の休止期間が挿入されるものであると認めることができる。この「休止期間」は，「期間」である以上，時間の観念を有することは明らかであり，しかも，クラスタへの記録と記録との間に，記録又は再生装置を位置決めするために「挿入」されるべき有為の時間であると認められる。
イ他方，引用発明は，前記１()イのとおり，バッファメモリ内のデータ3容量のレベルが一定のレベル（Ｖ）以上のときには，記録ヘッドをディ１スクの未記録トラック上に進行させてディスクへの記録を行い，一定のレベル（ＶただしＶ＞Ｖ   ）以下のときには，記録動作を中断し，Ｖと２１２   １Ｖの間のときには，未記録トラックから隣接する既記録トラックに戻り，２既記録部分の終了位置から記録を行うものであるから，バッファメモリ内のデータ容量のレベルが，一定のレベル（Ｖ）以上のときには，記録動１作の中断は生じず，ＶとＶの間のときには，未記録トラックから隣接す１２る既記録トラックに戻るので記録動作の一時的中断が生じ，一定のレベル（ＶただしＶ＞Ｖ   ）以下のときには，記録動作の継続的な中断が生２１２じる。バッファメモリのデータ容量のレベルがＶとＶの間のときには，１２記録の一時的中断が生じるが，単にトラックを戻した結果生じる時間遅れ（)であり，これを期間の「挿入」とはいえず，この一時中断が有timelag為の時間の観念を含むものでないことが明らかである。また，バッファメモリのデータ容量が一定のレベル（ＶただしＶ＞Ｖ   ）以下の時には，２１２記録動作の継続的な中断が生じるが，Ｖ以下の状態から回復しない限り，２中断したままであって，クラスタへの記録動作の間に「挿入」されるものであるとはいい難い。
ウ審決は，引用発明につき，「ディスクへのデータの記録（書き込み）後，バッファメモリのデータ容量の減少に伴い，記録動作を中断し，記録再生ヘッドを移動し（この期間が「休止期間」に相当する。），既記録トラックの未記録部分の先端（「次の開始位置」に相当する。）からデータを断続記録するものである。」（審決謄本７頁第１段落）と認定し，被告も，引用発明において，休止期間によって分割されて書き込まれたデータの，各々の集群をクラスタと称するのであるから，引用発明においても，隣接する２つのクラスタの書き込み間には，当然に休止期間が存在する旨主張するが，上記のとおり，隣接する２つのクラスタの書き込み間に存在するのは「中断」の結果生じる時間遅れであって，本願発明にいう「休止期間」とはいえないのであって，失当である。
()次に，「クラスタ」について検討する。3
ア上記()アのとおり，本願発明においては，記録担体に記録をするに当2たり，一時記憶メモリを使用し，記録担体上のトラック部分に設定されるクラスタごとに記録を行うものであり，１つのバーストデータを１つのクラスタに記録するごとに，記録の休止期間が挿入されるものである。ここで，本願発明において，上記１のとおり，バーストとは所定のデータ量を示すものであり，各バースト，すなわち所定のデータ量が，１つのクラスタに記録されるものではあるが，特許請求の範囲の記載そのものには，クラスタにつき，「トラックの一部分」であると限定されているのみであって，クラスタが固定長の意味を含むか否かについては，明示的な記載はない。
イそこで，本件優先日である平成２年３月当時，当業者間において，「クラスタ」がどのような技術的意義を有するものとして理解されていたかを検討する。
(ｱ)昭和６０年８月５日株式会社日本理工出版会発行「ＪＩＳ準拠コンピclusterュータデータ通信用語解説集」（甲２３）には，「クラスタメモリ管理の１単位。例えば，フロッピーディスクの場合，セクタを８個，１６個などにまとめて１クラスタとして管理している。」（６７頁）との記載がある。
(ｲ)特開昭６４－３５６２４号公報（甲２４，発明の名称「デイスクの空きエリア管理方式」）には，次の記載がある。
「空きエリアの管理をセクタとクラスタの両方で行なうようにし，aフアイル・システム内で使用するディレクトリ管理のテーブルのサイズやフアイルのデータ格納テーブル等のサイズを同一にし，これを１クラスタのサイズにする。クラスタ・サイズの倍でないエリアの取n得は，セクタ単位で行ない，デイレクトリ管理テーブル等のクラスタ・サイズの倍と同じ大きさのエリアの取得はクラスタ単位で行なnう。」（２頁左上欄第３段落～第４段落）
「１クラスタのサイズを４セクタとすると４セクタの倍取得の要bn求の場合，クラスタ管理テーブル１－５をサーチし，それ以外の時はセクタ管理テーブル１－４をサーチする。」（同左下欄昀終段落）(ｳ)特開平１－１５５５５５号公報（甲２５，発明の名称「デイスクレコーダー」）には，次の記載がある。


「第３図に従来の２チャンネル装置を４ヤャンネルに拡張した場合aを説明すると，各チヤンネルに２個のメモリーを有し書き込み，読み出しを順次実行させる。仮にデイスクの回転数を３４８２ｒｐｍ，１トラツクの容量を１６３８４バイト，昀大シーク時間５０ｍ，S一度に読み書きするデータの量を３２７６８バイト（２トラック）とするとこのデイスクをランダムにアクセスして得られる転送速度は次の式によって得られる。」（１頁右下欄昀終段落～２頁左上欄第１段落）
「〔発明が解決しようとする問題点〕一度に読み書きするデータのbブロツクをクラスターと呼ぶことにすると通常は２クラスター分のメモリーをチヤンネル毎に設け，・・・」（２頁左上欄昀終段落～同頁右上欄第１段落）
(ｴ)乙３公報（特開昭６１－９７２１号公報，発明の名称「磁気ディスク装置のセクタ管理方式）には，次の記載がある。
「磁気ディスク等の記憶装置には必ず，欠陥セクタが存在し，計算a機システムで生成されたファイルはこの欠陥セクタを避けたエリアに格納しなければならない。」（１頁右下欄第２段落）
「この有効セクタテーブルは，先頭セクタの番号と，該先頭セクタbから何セクタが連続して有効かを示すデータ，すなわちクラスタから形成されている。」（２頁左上欄第３段落）
「欠陥セクタを除いた有効セクタは欠陥セクタによって分断されるcため，いくつかの連続したかたまり(クラスタ）に分れる。」（２頁
左下欄昀終段落～同頁右下欄第１段落）
「本発明は，ファイルの管理情報を論理番号で作成しているので，d従来のように，連続した有効セクタのかたまり（クラスタ）のデータが不要になり，ファイル管理システムが簡単になる。」（４頁右上欄第３段落）
(ｵ)特開昭６２－２３９４７５号公報（乙４，発明の名称｢情報記録媒体」）には，以下の記載がある。
「円周方向に１回転あたり一定数のセクタに分割されたスパイラルa状のトラックを有する円盤状の情報記録媒体において，前記一定数を越えるセクタ数を１単位としてクラスタが形成され，各各のクラスタの開始点が，所定数のセクタに対応する長さだけ円周方向に順次ずらして形成されたことを特徴とする情報記録媒体。」（１頁左下欄第２段落）
「本発明においては第１図で示すように，ディスクを１回転した場b合の円周方向のセクタ数よりも多いセクタ数を１つのクラスタとし，そのクラスタに対し論理トラックの割付けを行った。第１図では論理トラックに含まれるセクタ数をディスク１回転あたり円周方向に存在するセクタ数の２倍，つまりディスク２周分に含まれるセクタ数よりも２セクタ少ない数を１つのクラスタとしている。」（３頁左上欄昀終段落～同頁右上欄第１段落）
ウこれらによれば，乙３公報においては，欠陥セクタにより分断されるセクタのかたまりがクラスタと呼ばれるなどし，そこでのクラスタの長さは一定のものとは認められないが，他の各文献においては，いずれも，記録担体において，記録部分の昀小単位であるセクタを特定の数だけまとめるなど，記録部分の一定の単位がクラスタと呼ばれていて，上記イ(ｱ)によっても，一般的には，クラスタと呼ばれるものは，単位となるような固定長のものとされていたのであり，「クラスタ」をこのような用語として用いることが，一般的であったものと推測される。
エしかし，「クラスタ」について，乙３文献のように，固定長ではなく，一定のデータのまとまりを指す用例もあり，本願発明の「クラスタ」の意義が必ずしも一義的であるとまではいえないので，本件明細書の発明の詳細な説明をみると，以下の記載がある。
(ｱ)「基本的に，デジタルデータの通常の連続的記録が，バーストごとの記録によって置換され，ここにおいて各バーストデータはそれ自体連続的に記録される。データのバーストごとの記録によって，有利に各バーストは記録担体上に１つのクラスタ（集群）を形成する。１つのバーストデータとは所定のデータ量（集合），例えば１つ又は複数ビットの所定のデータ量（集合）のことである。１つのクラスタ（集群）とは実質的に１つのバーストデータを含むトラック部分である。そのようなクラスタによる記録は以下“クラスタ記録“と称される。」（３頁右上欄第４段落）
(ｲ)「１つのクラスタ（集群）の長さを次のように設計すると有利である，即ち，１つのＡＴＩＰブロックの整数倍，ひいてはＥＦＭフレームの整数倍に相応するように設計すると有利である。従って１つのクラスタに対する１つのＡＴＩＰブロック及び１つのＥＦＭフレームの一義的対応関係性（帰属性）が設定，確定されており，それにより１つのクラスタの一義的アドレッシング可能性が確保される。」（３頁右下欄第２段落）
(ｳ)「各クラスタにて生じる，始めにおける損失，並びに終りにてインターリービングメモリの空ら（非有効）書込みによる空ら（非有効）データの損失をわずかに抑えるため，クラスタは必ずしもできるだけ短かくされない。記録されたデータに対するダイレクトリの所要の構成，及び記録担体の基本的に存在する融通性（これは勿論クラスタレコーディングによって除かれるべきでない）のため，１つのクラスタの長さはまた任意の大きさではない。
クラスタレコーディングによるＭＯＤ１３に対しては次のクラスタ長
１が設定されているＣＬ
１＝１１７６ＥＦＭフレームＣＬ
＝１２ＡＴＩＰブロック
＝０．１６ｓｅｃ
１つのクラスタ内での分布は次のようになる。
ＥＦＭフレームの個数内容
１リンクフレーム（）Link-frame
２ランイン（）run-in
１０２９データ（）Data
１１１インターリービング（）Interleaving
２ランアウト（）run-out
１リンクフレーム（）Link-frame
３０不使用（）unused
上記の構成仕様によっては２４６９６ビツトの有効データが，本来２８２２４ビットのスペースを占める１つのクラスタ中に記録される。記憶容量の損失は１／８＝１２．５％である。」（５頁左下欄昀終段落～右下欄昀終段落）