審決は，縦溝の構成態様に関する差異点（イ）について，「太幅直線状縦溝の態様についての差異点（イ）は，引用意匠の縦溝のジグザクの態様が全体から見ればわずかなものであり，また，溝内の細幅の突条の有無の差異も，共通点（１）に優る程のものではないから，その類否判断上の影響は微弱なものにとどまる」（審決２頁最終段落～３頁第１段落）と評価した。(a)　しかしながら，上記ア(イ)①のとおり，本願意匠の４本の縦溝は，中央寄り２本と左右ショルダ部寄り２本という，態様が全く異なる２種類の溝を組み合わせた構成であるのに対し，引用意匠の４本の縦溝は，幅も形態も全く同一であり，両意匠は，縦溝の基本的構成態様において異なっているというべきである。そして，この差異は，看者に注目される部位における顕著な差異であって，意匠全体の類否判断に強い影響を与え，両意匠を非類似とする要素として極めて強く作用している。
(b)　また，両意匠の縦溝は，上記ア(イ)②のとおり，その具体的な態様においても全く相違するものである。
この点について，審決は，本願意匠の左右ショルダ部寄り縦溝内の突条を「ごく細幅の突条」であると認定した上，上記のとおり，「溝内の細幅の突条の有無の差異も，共通点（１）に優る程のものではないから，その類否判断上の影響は微弱なものにとどまる」と評価した。しかしながら，本願意匠の上記突条は，縦溝の幅の略３分の２を占め，かつ，溝底部から溝上端の近傍まで突出して設けられているものであるから，この突条の有無は，左右のショルダ部寄り縦溝を引用意匠の縦溝と顕著に相違する態様のものとすると同時に，本願意匠における中央寄り２本の縦溝とショルダ部寄り２本の縦溝との構成を異ならせるものであり，通常最も視認されやすいトレッド中央部における差異でもあるので，看者の注意をひくところとなって，類否判断に強い影響を与え，両意匠を非類似とする要素となっている。
また，審決は，引用意匠の縦溝の形態を「わずかにジグザグ状に溝が形成され」ているとのみ認定した上で，上記のとおり，「引用意匠の縦溝のジグザクの態様が全体から見ればわずかなものであり，・・・その類否判断上の影響は微弱なものにとどまる」と評価した。しかしながら，引用意匠の縦溝は，上記ア(イ)②のとおり，「溝上端を平行な直線状として，側壁は，一方を垂直面とし他方を傾斜面とした断面『レ』字状の切れ込みが，上下に短い間隔で交互に反転して連続する態様のもので，溝上端の２分の１幅の溝底が，溝幅一杯に九十九折り状を成す凹凸の激しい形態」であって，極めて特徴のあるものである。したがって，両壁面を平坦な傾斜面によって形成した直線状のシンプルな形態である本願意匠の縦溝とは，基本的な構成態様が全く異なっており，看者が注目する部位である縦溝におけるこのような相違は，類否判断に強い影響を与え，両意匠を非類似とする要素として高く評価すべきものである。
ｂ　差異点（ロ）について
審決は，トレッド中央寄り３本の等幅リブの態様に関する差異点（ロ）について，「中央寄り３本の等幅リブの態様についての差異点（ロ）は，ごくわずかな改変にすぎないものであるから，その差異は類否判断を左右する程のものではない」（審決３頁第１段落）と評価した。
(a)　しかしながら，上記ア(ア)のとおり，本願意匠においては，３本のリブにおけるサイプの態様がそれぞれ異なっており，これが同一の態様である引用意匠とは，基本的な態様において異なっている。また，本願意匠は，３本のリブを通じて斜め状となる位置にサイプを配置しているのに対し，引用意匠においてはサイプを横一列に配置している点においても両意匠は相違しており，審決は，これらの差異点を看過した結果，両意匠の差異を過小に評価したものである。(b)　また，中央寄り３本の等幅リブは，看者によって，側壁と接地面とから成る立体的形態として認識されるものであるところ，上記ア(イ)のとおり，審決は，リブの接地面についてのみ認定し，立体としてのリブの態様についての認定を怠り，その結果，両意匠におけるリブの立体的形状に関する差異点を看過したものである。そして，この差異は，上記ａ(b)において縦溝の詳細な態様の差異について指摘したとおり顕著なものであるので，両意匠のリブ側壁の視覚的効果の相違が，類否判断に強い影響を与え，両意匠を非類似とする要素となっている。
ｃ　差異点（ハ）について
審決は，左右ショルダ部のリブの態様に関する差異点（ハ）について，「左右ショルダ部のリブの態様についての差異点（ハ）は，いずれも視覚的にさほど目立つものとはいえず，上記両意匠の共通性に希釈されてしまうものであるから，その類否判断上の影響は微弱にとどまる」（審決３頁第１段落）と評価した。
(a)　まず，リブのサイド側に設けた細溝について，審決は，差異点（ハ）として，「本願意匠においては・・・サイド側の浅い縦溝はサイド側寄りに形成されているのに対し，引用意匠においては・・・浅い縦溝はショルダ部寄りに形成されている点」とのみ認定した上，上記のとおりの判断をした。しかしながら，上記ア(ウ)のとおり，細溝の配設位置及び具体的態様は明確に相違するものであり，この相違は，特に側面視において，本願意匠では，外周縁のやや内側に明確な円周模様が現れるのに対し，引用意匠では細溝を視認することができず，切り欠き部の段差のみが視認されるものであって，視覚的効果が顕著に異なるものである。
(b)　また，引用意匠は，側面の円形帯状平坦面に，略多角形状区画の散点模様を円周上に一列設けており，側面に何の散点模様も有さない本願意匠との視覚的効果の相違は顕著である。
(c)　上記(a)及び(b)の差異は，タイヤの側面に関するものであるところ，自動車用タイヤの側面は，自動車に取り付けた通常の使用状態において看者の目につきやすい部位であり，そのため，看者に視認されやすい位置を選んで表示されるブランド名や形式名等を刻印する部位とされているほどであるから，上記の差異による側面視形態の顕著な相違は，看者の注意をひき，類否判断に強い影響を与えて，両意匠を非類似とする要素となっている。


(ウ)　以上のとおり，共通点（１）～（３）は，いずれも従来普通に知られた態様に係るものであって，看者の注意をひくものではなく，他方，審決が看過した差異点を含む本願意匠と引用意匠との差異点は，いずれも顕著なものであるとともに，各差異点がまとまることによって，それぞれの意匠において特徴ある形態を構成し，視覚的に看者の注意を強くひくところとなって，両意匠の類否判断を左右する支配的要素となっている。すなわち，各差異点があいまった相違感は，何ら特徴の認められない共通点をしのぎ，両意匠を非類似とするに十分なものであるから，両意匠は，意匠全体として明らかに類似しないというべきである。したがって，両意匠が類似するとした審決の判断は誤りである。
２　請求原因に対する認否
請求原因(1)及び(2)は認めるが，同(3)は争う。
３　被告の反論
原告の主張は，個々の構成要素によって緊密に構成されたトレッドパターンの一部を抜き出して過大に評価するか，又は，両意匠の大部分を占め両意匠の特徴と基調を形成している共通点を過小評価するものであって，失当であり，審決の認定判断に誤りはない。
(1)　取消事由１について
ア　中央寄り３本の等幅リブの態様
原告は，審決が，サイプの態様に係る差異点を認定しなかった点は誤りである旨主張する。確かに，個々のサイプを取り出して詳細に検討すれば，すべて同形とはいい難いものの，当該サイプは，いずれも屈曲したごく小さいものであり，その態様は，本願意匠のものも引用意匠のものも，３本のリブ中央に等間隔で１列状に配列した点において共通するから，中央寄り３本の等幅リブの態様として，「それぞれ中央に同形の略Ｓ字状サイプを１列状に等間隔に多数形成する」とした審決の共通点（２）の認定を誤りということまではできないし，また，全体の美観に差異は生じない。
イ　縦溝の構成態様
原告は，審決は，４本の縦溝の全体構成に係る差異点及び縦溝の詳細な態様に係る差異点を看過した旨主張するが，いずれの点も，差異点（イ）において実質的に認定されているから，審決の認定に誤りはない。
ウ　左右ショルダ部のリブの態様
原告は，審決は，左右ショルダ部リブの外側辺際の切れ込みに係る差異点並びに細溝の配設位置及び具体的態様に係る差異点を看過した旨主張するが，いずれの点も，差異点（ハ）において実質的に認定されているから，審決の認定に誤りはない。
(2)　取消事由２について
ア　共通点の評価の誤りについて
(ア)　共通点（１）
仮に周知の形態であっても，それが両意匠の支配的部分を占め，意匠的まとまりを形成し，看者の注意をひくときは，なお類否判断の要部となり得るというべきである。
審決認定の共通点（１）は，本願意匠と引用意匠の形態全体を支配する基本的な構成に係るものであり，その態様は，いずれも，ショルダエッジが角張ったタイヤであって，４本の縦溝をトレッド中央に大きく配し，その間を等幅リブとした，直截的なパターンを基本的な構成とするものである。自動車用タイヤについては，極めて多くの種類のトレッドパターンがあり比較的複雑で特徴的なトレッドパターン（乙１～３）も存する中，上記基本的構成は，その美観を性格付け，分別する役割を担うものである。そして，これらのタイヤに接した看者は，まず，その全体的，概括的態様に着目し，その後，部分的，具体的態様の観察へと進むのであって，全体的，概括的態様を差し置いて，直ちに，部分的，具体的態様に着目することは考え難い。また，上記基本的構成は，個々の具体的態様がその中に位置付けられ，秩序付けられて，全体として一つのトレッドパターンの美観が成立するものであるから，両意匠の美感を左右するものとして，類否判断上の要部となるものである。
これに対し，原告は，共通点（１）と同一の特徴を備えた意匠が，それぞれ独立の意匠として登録されていることを指摘するが，原告の指摘する登録意匠の例（甲４～６，８～１０）は，本件出願より相当以前に出願されたものであるから，その基本的構成態様の周知性の程度等は本件とは異なると考えられる。また，審決の挙げる基本的な構成や具体的態様は，飽くまで，本願意匠と引用意匠との類否判断に必要な限度で行ったものにすぎないから，共通点（１）のみをとらえて，本件における類否判断と，上記各登録意匠の登録要件に関する判断とを同列に論ずることは相当ではない。
また，原告は，取引状態等を勘案すれば，共通点（１）に係る全体の基本的構成よりも，各部の具体的態様こそが看者の注意をひく部分であることは明らかである旨主張する。しかしながら，タイヤの観察，選択は，店頭のみならず，商品カタログやインターネット上の写真等でも行われるものであり，そのいずれの場合においても，まず，全体的，概括的態様に着目し，その後に具体的態様の観察に進むものであることは上記のとおりであるから，原告の上記主張は失当である。
(イ)　共通点（２）
出願前から知られた公知又は周知の態様であるということから，直ちに，看者の注意をひかず，類否判断上の要部となり得ないとすることはできない。そして，上記(ア)のとおり，共通点（２）に係る具体的構成態様は，共通点（１）に係る基本的構成の中に組み込まれ，全体形態としてのトレッドパターンを構成するものであり，略Ｓ字状サイプ列やリブ縁際の細溝など，細部に造作を施しながらも，全体として比較的簡明で整然とした落ち着きのある共通の美感を形成しているものであるから，類否判断上の要部となり得るものである。
(ウ)　共通点（３）
出願前から知られた公知又は周知の態様であるということから，直ちに，看者の注意をひかず，類否判断上の要部となり得ないとすることができないことは，上記のとおりである。そして，共通点（３）に係る具体的構成態様は，全体の直截的な印象を基調とし，それを損なうことのないよう，細部を造形処理したものであって，両意匠に共通する比較的簡明で整然とした落ち着きのある美感を形成しているものであるから，類否判断上の要部となり得るものである。
イ　差異点の評価の誤りについて
(ア)　差異点（イ）


原告は，本願意匠における縦溝の詳細な態様が，本願意匠と引用意匠とを非類似とする要素となる旨主張する。しかしながら，突条は，リブ幅と比較するとわずかなものである上，その上面はトレッド面から落ち込んでいるから，縦溝内に納まった縦溝内の内部構造というべきものである。したがって，原告の指摘する突条の具体的態様は，縦溝に正対して詳細に観察した場合であればともかく，斜視図で表されるような，比較的多く観察されると思われる状態においては，さほど目立つものではない。また，突条を設ける目的は，主として，溝内の小石等を排除するという機能的理由に基づくものである上，同様の態様のものは，本件出願前から既に知られていた（乙７の図１～３，乙８の図１１）。そうすると，突条の点は，その存在を無視することはできないにせよ，類否判断に与える影響は，微弱なものにとどまるというべきである。
また，原告は，引用意匠の縦溝は，溝幅一杯に九十九折り状を成す凹凸の激しい極めて特徴のある形態であり，両意匠を非類似とする要素として高く評価すべきものとなっている旨主張する。しかしながら，引用意匠の縦溝は，その開口面は一定の幅で変化がなく，開口面から溝底に向かう斜面及び底面が左右に振れていることから，図面上は九十九折り状を成しているように見えるが，縦溝内面の態様であるから，縦溝の内部構造に属するものであり，縦溝に正対して詳細に観察した場合であればともかく，斜視図で表されるような，比較的多く観察されると思われる状態においては，さほど目立つものではない。また，同様の態様は，本件出願前から既に知られていた（乙９の図３，乙１０の図１～４）から，看者の注意を特にひくとも考えられない。
以上のとおり，縦溝内に設けられた突条の有無や縦溝内の斜面や底面の変化は，本願意匠と引用意匠との差異点ではあっても，縦溝の基本形状を変えることなく縦溝をやや複雑な構造としているにとどまり，トレッドパターンを全体として観察する場合，それらにより全く新たな美感を創出しているとは認められないから，その差異は，類否判断上，微弱なものにとどまるというべきである。
(イ)　差異点（ロ）
ａ　原告は，中央寄りリブに形成されたサイプの形や配置の差異を強調するが，原告主張の点は，タイヤに正対して，その部分を注視した場合にいい得ることにすぎず，その大きさは，リブや縦溝の幅に比してごく小さく，配置の差もごくわずかであり，それによって本願意匠と引用意匠との類否判断に大きな影響を及ぼすものとは認められない。
ｂ　原告は，看者によってリブは立体的形態として認識されるものであるのに，審決はその点の認定を怠り，リブの立体的形状に関する差異点を看過した旨主張する。しかしながら，審決がリブを立体的なものとして認定していることは，「リブ」という表現自体や，「縦溝」，「太幅直線上縦溝内」等の表現自体から明らかである。また，リブの側壁の態様に関する差異は，上記(ア)のとおり，縦溝内の内部構造ともいうべきものであって，視覚的にそれほど目立つものではなく，その態様の差異によって，創出しているとは認められないから，その差異は，類否判断上，微弱なものにとどまるというべきである。
(ウ)　差異点（ハ）
ａ　原告は，細溝の配設位置及び具体的態様に係る差異点を強調し，特に側面視における視覚的効果が顕著に異なる旨主張する。しかしながら，上記細溝は，トレッド面のリブや縦溝に比してごく細いものである上，比較的注目され難いトレッドパターンの周縁部に係る態様であるから，その差異は類否判断を左右するものとはならない。
ｂ　また，原告は，タイヤ側面の散点模様の有無をも強調するが，引用意匠における散点模様は，比較的小形の模様をタイヤ周縁に沿って単に一列に並べたものであって，その形状や配列も格別特徴のある態様ではなく（乙１１，１２参照），かつ，比較的注目され難いトレッドパターンの周縁部に係る態様であるから，その差異は類否判断を左右するものとはならない。ｃ　さらに，原告は，タイヤ側面は，自動車に取り付けた使用状態において，看者の目につきやすい部位である旨主張する。しかし，タイヤ側面の態様のみによってタイヤの購入を決定することは通常考え難いから，タイヤ側面の態様の類否判断上の影響は，トレッド面の態様に比べ従的な地位にとどまるというべきであり，本件のような格別の特徴のないタイヤ側面の態様については，その類否判断上の影響は微弱なものといわざるを得ない。
ウ　以上のとおり，原告の取消事由２の主張はいずれも失当であり，本願意匠と引用意匠とが類似するとした審決の判断に誤りはない。
第４　当裁判所の判断
１　請求原因(1)（特許庁における手続の経緯），(2)（審決の内容）の各事実は，いずれも当事者間に争いがない。
そこで，審決の適否に関し，原告主張の取消事由ごとに順次判断することとする。
２　取消事由１について
審決は，本願意匠と引用意匠とを対比し，その共通点及び差異点を，前記第３の１(2)イのとおり認定した。
これに対し原告は，審決は，①共通点（２）の認定を誤り，サイプの態様に係る差異点を看過したものであり，また，②４本の縦溝の全体構成に係る差異点，③縦溝の詳細な態様に係る差異点，④左右ショルダ部リブの外側辺際の切れ込みに係る差異点，並びに，⑤細溝の配設位置及び具体的態様に係る差異点，を看過した旨主張する。
(1)　そこで，事案にかんがみ，まず，原告の主張する上記②～⑤の差異点の看過の有無について検討する。
ア　原告は，審決は，４本の縦溝の全体構成に係る差異点，すなわち，「本願意匠の４本の縦溝は，中央寄り２本と左右ショルダ部寄り２本という態様が全く異なる２種類の溝を組み合わせた構成であるのに対し，引用意匠の４本の縦溝は，幅も形態も全く同一である点」を看過した旨主張する。しかしながら，審決は，前記のとおり，差異点（イ）として，縦溝の態様について，「本願意匠においては・・・左右のショルダ部寄り太幅直線状縦溝内にはごく細幅の突条が形成されている・・・のに対し，引用意匠においては，・・・その内部に突条がない点」を認定しており，これを突条の有無の観点から整理すれば，本願意匠においては，左右のショルダ部寄りの２本の縦溝には突条が形成されているが，中央寄りの２本の縦溝には突条が形成されておらず，その点において，左右のショルダ部寄りの２本と中央寄りの２本の態様が異なっているのに対し，引用意匠においては，４本の縦溝のいずれにも突条が形成されておらず，同一の態様であることを実質的に認定しているものと認められる。したがって，原告の上記主張は採用の限りではない。


イ　また原告は，審決は，縦溝の詳細な態様に係る差異点，すなわち，「本願意匠においては，縦溝のうち中央寄りの２本は，断面Ｖ字形の直線上で溝内に凹凸を有さず，左右のショルダ部寄りの２本は，中央寄りの２本よりも幅が略１．５倍広い断面略倒『コ』字状の溝で，溝底面から溝幅の略３分の２幅の突条を設けたものであるのに対し，引用意匠においては，４本の縦溝は，いずれも，溝上端を平行な直線状として，側壁は，一方を垂直面とし他方を傾斜面とした断面『レ』字状の切れ込みが，上下に短い間隔で交互に反転して連続する態様のもので，溝上端の略２分の１幅の溝底が，溝幅一杯に九十九折り状を成す凹凸の激しい形態である点」を看過したとも主張する。
しかしながら，審決は，差異点（イ）として，「太幅直線状縦溝の態様について，本願意匠においては，総ての縦溝は直線的に形成され，左右のショルダ部寄り太幅直線状縦溝内にはごく細幅の突条が形成されているのに対し，引用意匠においては，わずかにジグザグ状に溝が形成され，その内部に突条がない点」を認定しており，本願意匠と引用意匠との間において，縦溝の構成態様につき，①縦溝内の突条の有無，②縦溝が直線的かジグザグ状か，という２点の大きな差異があることを正確に認定しているものと認められる。そして，審決認定の上記差異点（イ）と原告主張の縦溝の詳細な態様に係る差異点との違いは，本願意匠における縦溝内の突条の態様，引用意匠の縦溝の「ジグザグ状」の態様等を詳細に表現するか否かの違いにすぎず，審決の認定も，より詳細に表現する必要があれば，原告主張のようにも表現し得ることは明らかであるから，審決に原告主張の差異点の看過はないというべきである。
ウ　原告は，審決は，左右ショルダ部リブの外側辺際の切れ込みに係る差異点を看過したとも主張する。
しかしながら，審決は，差異点（ハ）として，左右ショルダ部のリブの態様について，「本願意匠においては，・・・その外側辺際及びサイド側は平滑状」であるのに対し，「引用意匠においては，リブの外側辺際に細かな切れ込みが多数形成され」ている点を認定しており，本願意匠の左右ショルダ部リブの外側辺際に切れ込みがない点についても差異点として実質的に認定しているものと解されるから，原告の上記主張は失当である。
エ　さらに原告は，審決は，細溝の配設位置及び具体的態様に係る差異点，すなわち，「本願意匠においては，リブのサイド側の側面に角部からやや間隔を開けた部位に，断面Ｕ字状の浅い溝を内方に向けて傾斜させたものであるのに対し，引用意匠においては，リブの外側角部がＬ字型に切り欠かれ，その水平面状部に，断面が倒偏平『コ』字状の溝を深く垂直に設けたものである点」を看過した旨主張する。
しかしながら，審決は，差異点（ハ）として，左右ショルダ部のリブの態様について，「本願意匠においては，・・・サイド側の浅い縦溝はサイド側寄りに形成されているのに対し，引用意匠においては，・・・浅い縦溝はショルダ部寄りに形成されている点」を認定しており，原告主張のうち，細溝の配設位置に関する差異については実質的に認定しているものと認められる。他方，審決は，原告主張に係る上記差異点のうち，細溝の具体的態様に係る差異については認定していないが，当該差異に係る細溝は，左右ショルダ部のリブの更に外側寄りの部分に設けられるものである上，そもそも，意匠全体に占める大きさは極めて小さく，看者の注意を引き難いものであると認められる。また，たとえ看者が細溝に着目したとしても，主として側面視において，その開口部のみがタイヤ側面の外周部に円周状に観察されるにすぎず，細溝の内部構造が断面Ｕ字状であるか，偏平「コ」の字状であるかといった細部の具体的態様が観察されることは期待し難いというほかはない。もとより，意匠の類否判断の前提となる共通点，差異点の認定は，類否判断に必要な限度で行えば足りるところ，細溝の具体的態様に係る原告主張の差異は，本願意匠と引用意匠との類否判断に影響しない微細な差異というほかはないから，審決がこの点を差異点として認定しなかったとしても，これを誤りということはできない。
したがって，細溝の配設位置及び具体的態様に係る差異点の看過をいう原告の上記主張は採用の限りでない。
(2)　次に，原告の上記①の主張に係る，トレッド中央寄りの等幅３本リブ上に多数配置されたサイプの態様について見ると，本願意匠のものも引用意匠のものも，「３本の等幅リブの中央に，曲線状模様から成るサイプを，縦一列，等間隔に多数形成している点」については共通するものの，引用意匠においては，３本のリブ上のサイプはいずれも略Ｓ字状であり，また，各サイプは，３本のリブを通じて横一列に並ぶように配置されていることが認められる（甲３，特に２頁の「模様部分の参考部分拡大図」）。これに対し，本願意匠においては，３本のリブのうち，中央のリブ上に配置されたサイプは略Ｓ字状であるが，左右のリブ上に配置されたものは，「Ｓ」字状ではなく，「ヘ」の字を横転させたような形状であり，また，各サイプは，３本のリブを通じて，左上から右下に向けて斜めに並ぶように配置されているものと認められる（甲２，特に図面４頁の「正面部分拡大図」）。そうすると，審決が，共通点（２）として，中央寄り３本の等幅リブの態様について，「それぞれ中央に同形の略Ｓ字状サイプを１列状に等間隔に多数形成する」点を認定したことは，厳密にいえば誤りであり，「引用意匠においては，３本のリブ上のサイプはいずれも略Ｓ字状であり，また，各サイプは，３本のリブを通じて横一列に並ぶように配置されているのに対し，本願意匠においては，３本のリブのうち，中央のリブ上に配置されたサイプは略Ｓ字状であるが，左右のリブ上に配置されたものは，略Ｓ字状ではなく，『ヘ』の字を横転させたような形状であり，また，各サイプは，３本のリブを通じて，左上から右下に向けて斜めに並ぶように配置されている点」（以下「差異点（ニ）」という。）を看過したものといわざるを得ないが，この誤りが，審決の結論に影響するか否かは，共通点（２）中，上記誤りに係る部分を除き，さらに両意匠の差異点として差異点（ニ）を加えた上で，両意匠の類否を検討しなければ明らかにならないというべきであるから，進んで，原告主張の取消事由２について検討する。
３　取消事由２について


(1)　上記２で検討したところを踏まえ，本願意匠と引用意匠とを比較すると，下記の共通点及び差異点を認めるのが相当である（甲２，３）。記
（共通点）
（１）ショルダエッジ部が角張った自動車用タイヤにおいて，トレッドの略半分を占めるトレッド中央寄りの部位に，太幅で直線上の縦溝を等間隔に４本形成し，その間を周回する３本の等幅リブとし，その外側の左右ショルダ部に，前記３本の等幅リブより太幅の等幅リブを各１本形成した，全体の基本的な構成。（２）中央寄り３本の等幅リブの構成態様について，それぞれ中央に曲線状模様から成るサイプを，縦一列，等間隔に多数形成するとともに，それぞれのリブの左右辺際に細かな切れ込みを多数形成している点。
（３）左右ショルダ部のリブの構成態様について，表面を平滑状とし，リブの内側辺際に細かな切れ込みを多数形成し，サイド側に細溝を各１本形成している点。
（差異点）
（イ）太幅直線状縦溝の構成態様について，本願意匠においては，すべての縦溝は直線的に形成され，左右のショルダ部寄り縦溝内にはごく細幅の突条が形成されているのに対し，引用意匠においては，わずかにジグザグ状に溝が形成され，その内部に突条がない点。
（ロ）中央寄り３本の等幅リブの態様について，本願意匠においては，サイプが引用意匠に比べ小さいのに対し，引用意匠においては，サイプがやや大きい点。
（ハ）左右ショルダ部のリブの態様について，本願意匠においては，その横幅がやや広く，その外側辺際及びサイド側は平滑状で，サイド側の細溝はサイド側寄りに形成されているのに対し，引用意匠においては，リブの外側辺際に細かな切れ込みが多数形成され，サイド側には略多角形状模様が１列形成され，細溝はショルダ部寄りに形成されている点。
（ニ）中央寄り３本の等幅リブ上に配置された曲線状模様から成るサイプの構成態様について，引用意匠においては，３本のリブ上のサイプはいずれも略Ｓ字状であり，また，各サイプは，３本のリブを通じて横一列に並ぶように配置されているのに対し，本願意匠においては，３本のリブのうち，中央のリブ上に配置されたサイプは略Ｓ字状であるが，左右のリブ上に配置されたものは，略Ｓ字状ではなく，「ヘ」の字を横転させたような形状であり，また，各サイプは，３本のリブを通じて，左上から右下に向けて斜めに並ぶように配置されている点。
(2)　共通点について
上記(1)の認定を前提に，まず共通点について検討すると，共通点（１）は，両意匠の形態全体に及ぶ基本的な構成態様に係るものであって，両意匠の形態全体における基調を形成するものである。また，共通点（２）及び（３）も，正面視において看者の注意を最もひくと考えられるトレッド中央寄り３本の等幅リブ及び左右ショルダ部のリブの態様に係るものであって，これらがあいまってもたらす強い共通感は，全体としての類否判断に大きな影響を及ぼすものというべきである。
ア　これに対し，原告は，共通点（１）～（３）に係る構成態様は，いずれも，この種自動車用タイヤの分野において，従来，普通に知られたものであって，看者の注意をひくものではないから，類否判断に与える影響を左右する要素とはなり得ない旨主張する。
しかしながら，共通点（１）～（３）に係る構成態様が周知ないし公知のものであるとしても，意匠の類否判断は，意匠に係る物品の外観の全体にわたって，その形態を観察する全体的，視覚的な判断であるから，当該意匠を全体的に観察した場合に，それが意匠全体の支配的部分を占め，意匠としてのまとまりを形成し，看者の注意をひくときは，なお当該部分は意匠上の要部となり得るものというべきである。そして，本件において，上記各共通点に係る構成態様が，本願意匠及び引用意匠を全体的に観察した場合に，看者の注意を強くひく，意匠上の要部となり得ることは上記のとおりであるから，原告の上記主張は採用の限りではない。イ　また原告は，①共通点（１）と同一の特徴を備えた意匠が，それぞれ独立の意匠として登録されていること（甲４～６，８～１０），及び，②意匠の類否判断において，「ありふれた形態の部分は，相対的に影響が小さい」ことは特許庁の意匠審査基準（甲１２）においても明言されていることを指摘する。しかしながら，上記①の点については，他の意匠の登録要件に関する特許庁の判断が，本願意匠の登録要件に関する審判体の判断を拘束するものでないことはいうまでもない上，原告が援用する登録意匠の例（甲４～６，８～１０）が，共通点（１）～（３）のすべてを備え，本願意匠及び引用意匠と同様の共通感を醸し出しているというわけでもないから，原告の主張は，上記判断を左右するものではない。上記②の点についても，そもそも，意匠審査基準は，「意匠審査における意匠法の統一的な条文解釈及びその運用を図るためのもの」であって，法規としての性質を有しない一種のガイドラインないし指針にすぎない上，「共通点及び差異点が意匠の類否判断に与える影響は，個別の意匠ごとに変化するものである」ことは，原告の援用する該当部分の記載自体（第２部，第２章，２２．１．３．１（３），甲１２）にも明記されているとおりであるから，原告の主張は採用の限りではない。
ウ　さらに原告は，自動車用タイヤは，需要者が店頭において手を伸ばせば触れることができる程度の距離から観察し，選択するものであるので，そうした取引状態等を勘案すれば，共通点（１）に係る全体の基本的構成よりも，構成各部の具体的態様こそが看者の注意をひく部分であることは明らかである旨主張する。しかしながら，需要者による自動車用タイヤの観察，選択は，店頭のみならず，商品カタログやインターネット上の写真等でも行われるものであるから，その余の点につき検討するまでもなく，原告の上記主張は採用の限りでない。
(3)　差異点について
次に，両意匠の差異点（イ）～（ニ）について検討する。
ア　差異点（イ）について


縦溝の構成態様に関する差異点（イ）のうち，縦溝全体の態様が直線的か，ジグザグ状かという差異については，トレッド中央部という看者の目をひく部位における比較的大きな部分に関する差異ではあるが，その差異の程度は，本願意匠の縦溝は完全に直線的であるのに対し，引用意匠の縦溝の方は，全体としてみれば直線的であるものの，子細に観察すればわずかにジグザグ状になっていると感じられるという程度のものであって，上記共通点（１）～（３）により認識される，両意匠の縦溝及び中央寄り３本のリブの基本的構成態様がもたらす直線的な印象を覆すに足りるものではない。また，本願意匠の左右ショルダ部寄りの縦溝内に突条が設けられている点も，縦溝の内部という目立たない部位における，比較的小さな部分に関する差異であるから，看者の美感に与える影響は大きなものではないというべきである。
(ア)　これに対し原告は，４本の縦溝の全体構成に係る差異点を挙げ，本願意匠と引用意匠との類否判断に強い影響を与え，両意匠を非類似とする要素として極めて強く作用している旨主張する。
しかしながら，そもそも，本願意匠の左右ショルダ部寄りの縦溝内に突条が設けられているとの差異自体，上記のとおり，縦溝の内部という目立たない部位における，比較的小さな部分に関する差異であって，それと指摘されて初めて分かるという程度のものにすぎない。そうすると，当該突条の有無等によって，本願意匠の４本の縦溝のうち，中央寄りの２本と左右両端寄りの２本の態様が区別され得るとしても，そのことが，看者の美感に与える影響は微弱であるというほかはないから，原告の上記主張は採用の限りでない。
(イ)　また原告は，縦溝の詳細な態様に係る差異点を挙げ，本願意匠と引用意匠との類否判断に強い影響を与え，両意匠を非類似とする要素として高く評価すべきものとなっている旨主張する。
確かに，拡大断面図（甲２の図面３頁，甲３の２頁）によれば，本願意匠の縦溝と引用意匠の縦溝との間には，子細に見れば，原告主張の差異が存するものと認める余地はある。しかしながら，意匠の類否判断は，意匠に係る物品の外観の全体にわたって，その形態を観察する全体的，視覚的な判断であるところ，取引者，需要者の視点から，本願意匠と引用意匠とを正面視において観察した場合，その差異は，前者が直線的であるのに対し，後者はジグザグ状であるという限度で認識されるというべきであり，それを超えて，看者が，原告主張に係る縦溝の態様に関する微細な差異までをも認識するとは通常考え難いというべきである。したがって，原告の上記主張は採用の限りでない。
イ　差異点（ロ）及び（ニ）について
中央寄り３本の等幅リブの構成態様に関する差異点（ロ）及び（ニ）については，トレッド中央部のリブ表面という看者の目をひく部位における差異ではあるものの，リブ上のサイプという微小な構成について，その大きさ，形状及び配置をわずかに変えたというにすぎず，看者の美感に与える影響は大きなものではない。
(ア)　これに対し原告は，審決は，差異点（ニ）を看過した結果，両意匠の差異を過小に評価した旨主張するが，差異点（ニ）を加味しても，看者の美感に与える影響が大きなものでないことは上記のとおりである。(イ)　また原告は，中央寄り３本の等幅リブは，看者によって，側壁と接地面とから成る立体的形態として認識されるものであるところ，審決は，リブの接地面についてのみ認定し，立体としてのリブの態様についての認定を怠り，その結果，両意匠におけるリブの立体的形状に関する差異点を看過したものであるとした上，縦溝の詳細な態様に係る差異，すなわち，両意匠のリブ側壁の態様の差異は，類否判断に強い影響を与え，両意匠を非類似とする要素となっている旨主張する。しかしながら，上記ア(イ)のとおり，取引者，需要者の視点から，本願意匠と引用意匠とを正面視において観察した場合，その差異は，前者が直線的であるのに対し，後者はジグザグ状であるという限度で認識されるものであり，それを超えて，原告が主張するような縦溝の側壁の態様に関する微細な差異までをも認識するとは通常考え難いというべきである。そして，このことは，仮に看者が，原告主張のように，リブを立体的形態として認識しようとしたとしても同様というほかはないから，その余の点につき検討するまでもなく，原告の上記主張は採用の限りでない。
ウ　差異点（ハ）について
左右ショルダ部のリブの構成態様に関する差異点（ハ）については，特に，本願意匠のものの方が横幅が広く，その外側辺際が平滑状で細かな切れ込みを有しないという点において，本願意匠の方がより角張った印象を与えるという点で視覚的な効果を有すると認められるものの，その印象は，共通点（１）に係る「ショルダエッジ部が角張った自動車用タイヤ」との共通感に収れんされるといわざるを得ないから，その看者の美感に与える影響は小さいというべきである。また，差異点（ハ）のうち，細溝の設置位置に関する差異は，トレッドパターンの周縁部又はタイヤ側面に関する差異である上，極めて小さい部分に関するものであるから，看者の美感に与える影響は微細というほかはない。さらに，タイヤ側面の散点模様の有無に関する差異は，正面視においては見ることのできないタイヤ側面に関する差異である上，その大きさもそれほど大きなものではないから，看者の美感に与える影響は限定的なものにとどまると見るのが相当である。(ア)　これに対し原告は，細溝の配設位置及び具体的態様に係る差異点を挙げ，これによる視覚的効果の相違は顕著である旨主張する。しかしながら，原告主張のうち，細溝の具体的態様に係る差異が，本願意匠と引用意匠との類否判断に影響しない微細な差異にすぎないことは，上記２(1)エにおいて検討したとおりである。また，細溝の配設位置に係る差異についても，それが看者の美感に与える影響が微細なものであることは上記のとおりであるから，結局，原告の上記主張は採用の限りでない。
(イ)　また原告は，タイヤ側面の散点模様の有無による視覚的効果の相違は顕著であるとも主張する。
確かに，特に側面視において，散点模様の有無が本願意匠と引用意匠とを区別する上での最大の特徴となっているものと認められるが，タイヤの側面は，正面視においては見ることのできない部位であり，正面視では，当該差異は全く認識することができないこと，タイヤ側面における散点模様が公知の構成であること（乙１１，１２）等を考慮すれば，その程度の差異があることをもって，共通点（１）～（３）によって醸し出される両意匠の共通感をしのぐものと認めることは困難であるといわざるを得ない。


主　　　文
一　承継参加人あおば生命保険株式会社の本件訴えを却下する。二　被告住友軽金属工業株式会社は、別紙保険目録１記載の保険契約に基づく保険金を受領したときは、原告に対し、金九六五万〇八二五円及びこれに対する受領の日の翌日以降完済まで年六分の割合による金員を支払え。三　被告住友軽金属工業株式会社は、別紙保険目録２記載の保険契約に基づく保険金を受領したときは、原告に対し、金四四三万四一六三円及びこれに対する受領の日の翌日以降完済まで年六分の割合による金員を支払え。四　被告住友軽金属工業株式会社は、別紙保険目録３記載の保険契約に基づく保険金を受領したときは、原告に対し、金五二万一六六六円及びこれに対する受領の日の翌日以降完済まで年六分の割合による金員を支払え。五　被告住友軽金属工業株式会社は、別紙保険目録４記載の保険契約に基づく保険金を受領したときは、原告に対し、金八三万四六六六円及びこれに対する受領の日の翌日以降完済まで年六分の割合による金員を支払え。六　被告住友軽金属工業株式会社は、別紙保険目録５記載の保険契約に基づく保険金を受領したときは、原告に対し、金七三万〇三三三円及びこれに対する受領の日の翌日以降完済まで年六分の割合による金員を支払え。七　被告住友軽金属工業株式会社は、別紙保険目録６記載の保険契約に基づく保険金を受領したときは、原告に対し、金五二万一六六六円及びこれに対する受領の日の翌日以降完済まで年六分の割合による金員を支払え。八　被告住友軽金属工業株式会社は、別紙保険目録７記載の保険契約に基づく保険金を受領したときは、原告に対し、金二八万六九一六円及びこれに対する受領の日の翌日以降完済まで年六分の割合による金員を支払え。九　被告住友軽金属工業株式会社は、別紙保険目録８記載の保険契約に基づく保険金を受領したときは、原告に対し、金二六万〇八三三円及びこれに対する受領の日の翌日以降完済まで年六分の割合による金員を支払え。一○　被告住友軽金属工業株式会社は、別紙保険目録９記載の保険契約に基づく保険金を受領したときは、原告に対し、金一八万二五八三円及びこれに対する受領の日の翌日以降完済まで年六分の割合による金員を支払え。一一　原告のその余の請求をいずれも棄却する。
一二　訴訟費用はこれを四分し、その一を被告住友軽金属工業株式会社の、その余
を原告の負担
とする。
事実及び理由
第一　申立て
（平成八年（ワ）第四三四一号事件・原告）
（主位的請求）
一　被告住友生命保険相互会社（以下「被告住友生命」という。）は、原告に対し、金三七〇〇万円及びこれに対する平成八年一一月二二日以降完済まで年六分の割合による金員を支払え。
二　原告と被告住友軽金属工業株式会社（以下「被告住友軽金属」という。）との間において、原告が別紙保険目録１記載の保険契約に基づく被告住友生命に対する金三七〇〇万円の保険金請求権を有することを確認する。三　被告日本生命保険相互会社（以下「被告日本生命」という。）は、原告に対し、金一七〇〇万円及びこれに対する平成八年一一月二二日以降完済まで年六分の割合による金員を支払え。
四　原告と被告住友軽金属との間において、原告が別紙保険目録２記載の保険契約に基づく被告日本生命に対する金一七〇〇万円の保険金請求権を有することを確認する。
五　被告太陽生命保険相互会社（以下「被告太陽生命」という。）は、原告に対し、金二〇〇万円及びこれに対する平成八年一一月二二日以降完済まで年六分の割合による金員を支払え。
六　原告と被告住友軽金属との間において、原告が別紙保険目録３記載の保険契約に基づく被告太陽生命に対する金二〇〇万円の保険金請求権を有することを確認する。
七　被告協栄生命保険株式会社（以下「被告協栄生命」という。）は、原告に対し、金三二〇万円及びこれに対する平成八年一一月二二日以降完済まで年六分の割合による金員を支払え。
八　原告と被告住友軽金属との間において、原告が別紙保険目録４記載の保険契約に基づく被告協栄生命に対する金三二〇万円の保険金請求権を有することを確認する。
九　被告第一生命保険相互会社（以下「被告第一生命」という。）は、原告に対し、金二八〇万円及びこれに対する平成八年一一月二三日以降完済まで年六分の割合による金員を支払え。
一○　原告と被告住友軽金属との間において、原告が別紙保険目録５記載の保険契約に基づく被告第一生命に対する金二八〇万円の保険金請求権を有することを確認する。
一一　被告第百生命保険相互会社（以下「被告第百生命」という。）は、原告に対し、金二〇〇万円及びこれに対する平成八年一一月二三日以降完済まで年六分の割合による金員を支払え。
一二　原告と被告住友軽金属との間において、原告が別紙保険目録６記載の保険契約に基づく被告第百生命に対する金二〇〇万円の保険金請求権を有することを確認する。
一三　被告ニチダン生命保険株式会社（以下「被告ニチダン生命」という。）は、原告に対し、金一一〇万円及びこれに対する平成八年一一月二三日以降完済まで年六分の割合による金員を支払え。
一四　原告と被告住友軽金属との間において、原告が別紙保険目録７記載の保険契約に基づく被告ニチダン生命に対する金一一〇万円の保険金請求権を有することを確認する。
一五　被告明治生命保険相互会社（以下「被告明治生命」という。）は、原告に対し、金一〇〇万円及びこれに対する平成八年一一月二三日以降完済まで年六分の割合による金員を支払え。
一六　原告と被告住友軽金属との間において、原告が別紙保険目録８記載の保険契約に基づく被告明治生命に対する金一○○万円の保険金請求権を有することを確認する。
一七　参加人あおば生命保険株式会社（以下「参加人あおば生命」という。）は、原告に対し、金七〇万円及びこれに対する平成八年一一月二三日以降完済まで年六分の割合による金員を支払え。
一八　原告と被告住友軽金属との間において、原告が別紙保険目録９記載の保険契約に基づく参加人あおば生命に対する金七〇万円の保険金請求権を有することを確認する。
（予備的請求）


一　被告住友軽金属は、別紙保険目録１記載の保険契約に基づく保険金を受領したときは、原告に対し、金三七〇〇万円及びこれに対する受領の日の翌日以降完済まで年六分の割合による金員を支払え。
二　被告住友軽金属は、別紙保険目録２記載の保険契約に基づく保険金を受領したときは、原告に対し、金一七〇〇万円及びこれに対する受領の日の翌日以降完済まで年六分の割合による金員を支払え。
三　被告住友軽金属は、別紙保険目録３記載の保険契約に基づく保険金を受領したときは、原告に対し、金二〇〇万円及びこれに対する受領の日の翌日以降完済まで年六分の割合による金員を支払え。
四　被告住友軽金属は、別紙保険目録４記載の保険契約に基づく保険金を受領したときは、原告に対し、金三二〇万円及びこれに対する受領の日の翌日以降完済まで年六分の割合による金員を支払え。
五　被告住友軽金属は、別紙保険目録５記載の保険契約に基づく保険金を受領したときは、原告に対し、金二八〇万円及びこれに対する受領の日の翌日以降完済まで年六分の割合による金員を支払え。
六　被告住
友軽金属は、別紙保険目録６記載の保険契約に基づく保険金を受領したときは、原告に対し、金二〇〇万円及びこれに対する受領の日の翌日以降完済まで年六分の割合による金員を支払え。
七　被告住友軽金属は、別紙保険目録７記載の保険契約に基づく保険金を受領したときは、原告に対し、金一一〇万円及びこれに対する受領の日の翌日以降完済まで年六分の割合による金員を支払え。
八　被告住友軽金属は、別紙保険目録８記載の保険契約に基づく保険金を受領したときは、原告に対し、金一〇〇万円及びこれに対する受領の日の翌日以降完済まで年六分の割合による金員を支払え。
九　被告住友軽金属は、別紙保険目録９記載の保険契約に基づく保険金を受領したときは、原告に対し、金七〇万円及びこれに対する受領の日の翌日以降完済まで年六分の割合による金員を支払え。
（平成一○年（ワ）第三二号事件・参加人あおば生命）原告と参加人あおば生命との間において、別紙保険目録９記載の保険契約に基づく参加人あおば生命の原告に対する金七〇万円の保険金支払債務が存在しないことを確認する。
第二　事案の概要
本件は、被告住友軽金属の従業員であった訴外ａ（以下「亡ａ」という。）の妻である原告が、被告住友軽金属とその余の被告及び脱退被告日産生命保険相互会社（以下「脱退被告日産生命」という。）との間で締結された亡ａを被保険者とする団体定期保険契約（被保険団体は全員加入団体。いわゆるＡグループ保険。）（以下「本件各団体定期保険契約」という。）につき、主位的に本件各団体定期保険契約の保険金受取人が原告であるとして被告住友軽金属を除く被告ら（以下、被告住友軽金属以外の被告を総称して「被告各生命保険会社」という。）及び参加人あおば生命に対し保険金の支払を請求する（主位的請求一、三、五、七、九、一一、一三、一五、一七）とともに、被告住友軽金属に対し保険金請求権が原告に帰属することの確認を求め（同二、四、六、八、一〇、一二、一四、一六、一八）、予備的に被告各生命保険会社から被告住友軽金属に保険金が支払われることを条件として、被告住友軽金属に対し保険金相当額の支払を請求した事案である。一　争いのない事実等（証拠を示した部分以外は争いがない。）
１　当事者
（一）　亡ａ（昭和二一年一一月一八日生）は、被告住友軽金属の従業員として同
社名古屋製造所に勤務していたところ、平成八年八月
二九日に心筋梗塞により死亡した（当時四九歳。甲一〇九、一六七、乙イ三、原告本人）。
（二）　亡ａの相続人は、亡ａの妻である原告並びに子である訴外ｅ及び訴外ｆであるところ、同人らは、平成八年一一月ころ、亡ａを被保険者とする被告住友軽金属と被告各生命保険会社及び脱退被告日産生命の生命保険契約に関する一切の権利について原告が相続するとの協議をした（甲一六七、一六八、一六九の１ないし３、弁論の全趣旨）。
（三）　被告住友軽金属は、アルミ・銅等の非鉄金属部品の製造・販売を業とする株式会社であり、資本金は一四二億六八三〇万円、従業員は約三〇〇〇人である。（四）　被告各生命保険会社及び脱退被告日産生命、参加人あおば生命はいずれも生命保険商品の販売等を業とする相互会社又は株式会社である。
２　本件各団体定期保険契約の締結
（一）　被告住友軽金属は、平成八年八月二九日当時、被告住友生命との間で保険契約者兼保険金受取人を被告住友軽金属、被保険者を加入年齢一五歳以上七〇歳以下の従業員全員及び嘱託とする団体定期保険契約（亡ａを被保険者とする部分に付き別紙保険目録１記載のとおり）を締結していた。
（二）　被告住友軽金属は、同日当時、被告日本生命との間で保険契約者兼保険金受取人を被告住友軽金属、被保険者を役員、相談役、顧問を除く加入年齢一五歳から五四歳までの従業員全員とする団体定期保険契約（亡ａを被保険者とする部分に付き別紙保険目録２記載のとおり）を締結していた。
（三）　被告住友軽金属は、同日当時、被告太陽生命との間で保険契約者兼保険金受取人を被告住友軽金属、被保険者を従業員全員とする団体定期保険契約（亡ａを被保険者とする部分に付き別紙保険目録３記載のとおり）を締結していた。（四）　被告住友軽金属は、同日当時、被告協栄生命との間で保険契約者兼保険金受取人を被告住友軽金属、被保険者を一八歳以上五五歳以下の従業員全員とする団体定期保険契約（亡ａを被保険者とする部分に付き別紙保険目録４記載のとおり）を締結していた。
（五）　被告住友軽金属は、同日当時、被告第一生命との間で保険契約者兼保険金受取人を被告住友軽金属、被保険者を役員及び従業員全員とする団体定期保険契約（亡ａを被保険者とする部分に付き別紙保険目録５記載のとおり）を締結していた（乙へ四の１、弁論の全趣旨）。
（六）　被告住友軽金属は、同日当時、被告第百生命


との間で保険契約者兼保険金受取人を被告住友軽金属、被保険者を五五歳以下の従業員全員とする団体定期保険契約（亡ａを被保険者とする部分に付き別紙保険目録６記載のとおり）を締結していた。
（七）　被告住友軽金属は、同日当時、被告ニチダン生命との間で保険契約者兼保険金受取人を被告住友軽金属、被保険者を従業員全員とする団体定期保険契約（亡ａを被保険者とする部分に付き別紙保険目録７記載のとおり）を締結していた。（八）　被告住友軽金属は、同日当時、被告明治生命との間で保険契約者兼保険金受取人を被告住友軽金属、被保険者を従業員全員とする団体定期保険契約（亡ａを被保険者とする部分に付き別紙保険目録８記載のとおり）を締結していた。（九）　被告住友軽金属は、同日当時、脱退被告日産生命との間で保険契約者兼保険金受取人を被告住友軽金属、被保険者を役員及び従業員全員（但し五五歳以上は除く。）とする団体定期保険契約（亡ａを被保険者とする部分に付き別紙保険目録９記載のとおり）を締結していた。
３　参加人あおば生命の承継
参加人あおば生命は、平成九年一〇月一日、脱退被告日産生命が平成九年七月一五日現在保有するすべての保険契約を包括して譲り受けた。
二　争点
１　保険金の受取人指定部分の無効（主位的請求について）
（原告の主張）
（一）　他人の生命の保険契約における被保険者の同意（商法六七四条一項）は、保険契約締結への同意すなわち被保険者になることの同意と、受取人指定についての同意とに分けて考えられる。
このことは、商法六七七条一項、同条二項、六七四条二項、三項後段等が、保険契約締結後に保険金受取人を指定・変更し又はその権利を譲渡する際に被保険者の同意を要すると規定していることから窺われる。実際にも、保険金受取人指定がなされていない生命保険契約は多数存在しているのが事実であり、だからこそ団体定期保険普通保険約款三五条が保険金受取人指定のされていない場合を想定して保険金受取人を定めているのである。かような事実・実態からしても、被保険者になることの同意と受取人指定の同意を別個に検討すべきこととなる。（二）　本件では、亡ａが被保険者になることの同意は住友軽金属労働組合（以下、単に「労働組合」という。）による一括同意としてなされたと評価してよいが、亡ａは、被告住友軽金属が本件各団体定期保険契約の保険金の受取人となるこ
とに
ついて同意していたとはいえない。
なぜなら、同意主義（商法六七四条一項）の意義からは被保険者の同意は厳格に解さなければならないところ、本件では現実に労働組合が被告住友軽金属から本件各団体定期保険契約について受けた説明は極めて不十分かつずさんなものであって、このような状況に基づいて同意があると解釈することが許されるのは保険金の請求権が遺族に帰属すると解するときに限られるというべきであるからである。（三）　したがって、本件各団体定期保険契約の保険金受取人を被告住友軽金属とする指定は無効な指定であって、本件各団体定期保険契約は保険金受取人の指定が存在しない保険契約となる。
（四）　そうすると、団体定期保険普通保険約款三五条の規定により、本件各団体定期保険契約の保険金受取人は、被保険者亡ａの配偶者である原告となる。
（被告ら及び参加人あおば生命の主張）
商法六七四条一項にいう同意は、保険契約者と保険者が締結した保険契約の内容（この中に保険金受取人も含まれる。）に全体として同意するかどうかが保険の効力発生要件となるものであって、保険金受取人についての同意を別個の行為とみることはできない。
保険金受取人について亡ａの同意がないということであれば、亡ａを被保険者とする本件各団体定期保険契約の部分は全部無効として亡ａが本件各団体定期保険契約の被保険者団体の構成員とならないということであって、原告が保険金受取人となることはない。
（被告住友軽金属の主張）
亡ａは本件各団体定期保険契約の保険金受取人が被告住友軽金属であること、保険金社別一人当たりの保険金額等の全てを知りながら、自己の意思において不承諾の届け出をしなかったものであり、本件各団体定期保険契約の被保険者となることを同意した。
２　公序良俗違反による受取人指定の無効（主位的請求について）
（原告の主張）
（一）　保険金受取人を被告住友軽金属とすることについて亡ａの同意があったとしても、この保険金受取人の指定は以下の理由により公序良俗に反して無効である。
（１）　被告住友軽金属と被告各生命保険会社との関係被告各生命保険会社は被告住友軽金属に対する設備資金等長期資金の融資元又は大株主という経済的に優位な立場を利用して保険金額を増加させて多額の保険料収入を得てきた。他方、被告住友軽金属は団体定期保険の保険料を損金に計上するこ
とにより、法人税、法
人事業税、法人市県民税の節税を図るとともに多額の保険金を不労に利得してきた。被告各生命保険会社と被告住友軽金属とは、被告住友軽金属の従業員を被保険者とする団体定期保険契約を締結することにより互いに長期間にわたり多額の利益を上げてきた。
（２）　使用者の優越的地位の濫用
使用者が従業員の生命に保険を掛け、その保険金を一部でも従業員やその遺族に渡さないことが許されるなら、使用者は従属的立場にある従業員の同意をいかなる手段をもってでも取り付けることになりかねない。従業員の同意の有無にかかわらず、企業が従業員の生命、人格まで支配、利用することは本来許されない。まして被告各生命保険会社から融資を受けるのと引き換えに生命保険契約を締結することは、従業員の生命と人格を被告各生命保険会社との取引材料にするものである。
（３）　団体定期保険契約の趣旨、目的に反する契約
団体定期保険契約の趣旨、目的は、被保険者である従業員の福利厚生にあり、従業員の遺族の生活補償にある。被保険者やその遺族に引き渡される金額を超えて保険契約者が保険金受取人となることは歴史的にも禁止されてきた。団体定期保険契約の本来の趣旨目的に加え、被告住友軽金属が締結していた団体定期保険契約の申込書の記載及び被告住友軽金属と被告各生命保険会社との間の覚書の記載からも、その趣旨目的が被保険者とその遺族の生活保障にあることは一層明白になっている。
（４）　社会通念を逸脱する多額の不労な利得


被告住友軽金属は、被告各生命保険会社及び脱退被告日産生命合計九社との間において保険金総額六六八〇万円の保険契約を締結していた。しかし、三〇年以上にわたって勤続した亡ａの死亡により遺族に支払われた金員は、退職金一一三六万六〇〇〇円及び葬祭料六七万二〇〇〇円の合計一二〇三万八〇〇〇円に過ぎない。亡ａの死亡保険金を被告住友軽金属が取得することを許せば、従業員の福利厚生、遺族の生活保障という団体定期保険の趣旨、目的に反し従業員の死亡を媒介として被告住友軽金属が不労な利得を得ることを認めることになる。
（５）　税制の濫用
団体定期保険の趣旨目的は被保険者である従業員とその遺族の生活補償にあることから、保険料を税法上全額損金として計上することが認められている。死亡保険金が弔慰金等として遺族に引き渡されることを前提にしているからこそ団体定期保
険の保険料は損金と
して計上することが許されているのである。被告住友軽金属が、団体定期保険の保険料を損金として計上するという税法上の恩典を受けながら、保険金を全額取得することは租税制度を濫用する行為であるというべきである。（６）　大蔵省の行政指導及び生命保険協会の申し合わせからの逸脱昭和五一年に団体定期保険契約の約款が統一された以降も大蔵省は団体定期保険が本来の趣旨・目的どおり弔慰金支払目的に使用されるよう行政指導を行ってきた。その行政指導の都度、生命保険協会においては大蔵省の行政指導に沿った具体的な申し合わせがなされている。本件各団体定期保険契約が、大蔵省の行政指導や生命保険協会の申し合わせ事項に違反して契約更新を繰り返してきたという事実は、本件保険金の受取人の指定が公序良俗違反であることを判断する重要な要素となる。
（二）　保険金受取人の指定についての同意が無効であれば受取人の指定が存在しない保険契約となることから、団体定期保険普通保険約款三五条によって被保険者亡ａの配偶者である原告が保険金の受取人となる。
（被告ら及び参加人あおば生命の主張）
（一）（１）　被告住友軽金属と被告各生命保険会社との関係について融資と本件各団体定期保険契約締結についての関連性に関する原告の主張は否認する。本件各団体定期保険契約についての締結、更新、契約内容の変更等は、被告住友軽金属の任意、自由な判断で行われたものである。
（２）　使用者の優越的地位の濫用について
団体定期保険の保険金の一部が従業員の福利厚生制度の財源ともなることからすれば、従業員の同意が直ちに使用者の優越的地位の濫用により取り付けられたとは言い難い。労働組合は、本件各団体定期保険契約につき同意し、退職金協定等も成立している。被告住友軽金属が、平成八年七月、従業員に対し「団体定期保険に関する件」と題する書面を配付又は掲示した当時、右告知に関する不服申出についてこれをしないようにするための強制、説得工作もされていない。不服の申出をするかしないかは各従業員の自由意思に委ねられていた。使用者の優越的地位の濫用の事実はない。従業員の地位は労働三法により保護もされている。（３）　社会通念を逸脱する多額の不労な利得について被告住友軽金属は大規模災害等万一の事態に備えて団体定期保険に加入しているのであるが、長期的にみて支払保険料が受領する保険金及び配当金の合計を超えており、団体定期保険は、被告住友軽金属が不当な利益を得るようなものではない。
（４）　団体定期保険契約の趣旨、目的に反する契約について保険金は企業の弔慰金制度に則った弔慰金の支払のほか、広義の福利厚生及び経済的損失の填補に使われているのであり、目的を逸脱している事実はない。保険料は被告住友軽金属で負担しているのであるから、保険金を財源とする社会通念上相当な水準の従業員の福利厚生制度、遺族の生活補償制度が設けられている以上、労働災害の上乗せ補償金や企業自体の損失等も考慮に入れ、どの程度の保険金額の保険契約を締結するかは企業の合理的な経営判断に委ねられている。したがって、保険金の一部を被告住友軽金属が取得すれば直ちに本件団体定期保険契約の趣旨を逸脱しているということはできない。
また、法律上及び本件各団体定期保険契約上、保険金全額を遺族の生活補償のために支払う旨の規定はない。
（５）　税制の濫用について
団体定期保険の保険料は掛け捨てという性格から損金計上が認められているものであって、他方で配当金及び保険金は利益に計上されているのであるから税法上収支は均衡している。また、法人税法基本通達九―三―五は、会社が保険金受取人である場合も損金算入することを認めており、遺族に弔慰金として支払うことを前提とはしていない。
（二）　団体定期保険約款三五条の適用について
原告の主張は、意思表示たる同意の瑕疵やその手続上の問題点を主たる理由としているのではないから、同意を公序良俗違反という以上は、同意の内容、すなわち、同意の対象である本件各団体定期保険契約の内容自体に公序良俗違反があるということにならざるを得ない。
団体定期保険約款三五条は、団体定期保険契約が有効であることを前提として、当事者の意思不明な場合の意思推測をした規定であるところ、原告の主張をもとにすれば、本件各団体定期保険契約の亡ａに関する部分については有効に成立していないこととなるから約款三五条適用の前提を欠くこととなる。そうでないとしても、本件各団体定期保険契約は既に被告住友軽金属が保険金受取人として指定され当事者の意思は明確であるから、本条項を適用する場合に当たらない。３　保険金の全部もしくは相当部分の支払の合意（予備的請求について）
（原告）
（一）　亡ａは、本件各団体定期保険契約の被保険者となることに同意するに際して、被告住友軽金属との間で、保険金受取人を住友軽金属とするが、亡ａが死亡もしくは高度障害となって被告住友軽金属に保険金が支払われた場合には、右保険金相当額は被保険者またはその相続人に支払う旨の合意をした。（二）　仮に亡ａと被告住友軽金属との間で、右の明示の合意がなかったとしても、特別の合理的な事情のない限り、保険金相当額は亡ａもしくはその遺族に弔慰金等として支払う旨の合意があったものと推認すべきである。（三）　仮に本件保険金を亡ａの遺族への生活保障以外へも充てることが予定されていたとしても、本件保険金の相当部分は亡ａの遺族への補償に充てる旨、被告住友軽金属と亡ａとの間で合意が成立していた。
（被告住友軽金属）


被告住友軽金属は、団体定期保険契約の更新に際し、労働組合に対し、平成五年に団体定期保険の趣旨、金額、被保険者の範囲、保険金の受取人と使途、被保険者の同意等各項目について確認したことを前提として、前年度の保険収支を説明し、更新契約の内容を説明し、一括して同意を得てきた。労働組合は、団体定期保険が個々の保険保護にあるのではなく、退職金、弔慰金等の支払を担保するものであることを十分理解しており、団体定期保険契約を締結することによって、退職金協定等に定められた給付以上のものが支払われるものではないことを理解した上で同意していた。したがって、原告が主張するようないかなる合意も成立していない。
４　信義則上の引渡義務（予備的請求につき）
（原告）
使用者と労働者が労働契約関係にある場合、使用者は、労働者の生命、健康を侵害することは許されず、労働契約に付随する義務として労働者に対する安全配慮義務を負っている。使用者が労働者の生命を生命保険会社との取引材料としたり、労働者を被保険者とする団体定期保険契約を悪用して不労な利得を得ることは許されない。また、生命保険契約においては、他の契約に比べ契約当事者の善意と信義誠実が特に要請される。したがって、使用者が自ら雇用する労働者を被保険者として団体定期保険契約の契約者兼保険金受取人となった場合には、労働契約に付随する信義則上の義務及び生命保険契約の前記性質から、特段の事情がない限り、使用者が受け取った高度障害保険金又は死亡保険金相当額を、被保険者となった当該労働者又はその遺族に支払う義務がある。
（被告住友軽金属）
従業員死亡に際し、退
職金・弔慰金・年金等をどのようにするかは、企業と従業員（多くは労働組合）の交渉により決定される。被告住友軽金属においても労働組合との協定により定まった各種労働協約があり、死亡退職金・弔慰金等もこの規定に基づいて遺族に支払われており、その水準は他の主要企業と同一水準にあり社会的に相当な金額であって、何らかの上乗せ補償をしなければ社会的正義に反するというような特殊な事情は全く存在しない。他方、団体定期保険契約は企業の福利厚生制度の実施の確実性を高める一種のリスク管理の手段として企業の経営判断に基づき企業の出捐において締結するものであるから、原資確保のひとつの手段ではあっても福利厚生制度とは別物である。したがって、特殊な事情でも存在しない限り、団体定期保険契約の存在が労働協約で定まった以外の給付をする理由とはならない。５　被告住友軽金属が原告に支払うべき額（予備的請求につき）
（原告）
前記３、４のとおり被告住友軽金属は死亡保険金額の全部もしくは相当部分を原告に支払うべきであるが、仮に原告に支払うべき額が死亡保険金額の相当部分であってその範囲が確定できないとすれば、被保険者もしくはその遺族が本件各団体定期保険契約に基づく死亡保険金を取得する権利を有していることは明らかなのであるから、民法二六四条の準共有の規定が適用されることになる。その結果、民法二五〇条が準用され、少なくとも保険金額の半額は原告に帰属するものと解すべきである。
（被告住友軽金属）
保険金の唯一、正当な受取人は契約上の受取人である被告住友軽金属であるから遺族に受取保険金そのものに対する持分がないことは明らかである。したがって、原告の主張は前提を欠く。
第三　争点に対する判断
一　争点１（保険金の受取人指定部分の無効）について商法六七四条一項がいわゆる他人の生命の保険契約につき被保険者の同意を要求した趣旨は、他人の死亡を保険事故とする保険契約が、賭博の目的に利用されたり、保険金を取得する目的で被保険者の生命を害しようとする犯罪誘発の危険ないし被保険者の人格権を侵害する危険があるなど公序良俗に反する目的に悪用されることを回避するために、予想される危険について昀も利害関係のある被保険者の同意を要求し、これを保険契約の有効要件とすることで右の危険を政策的に防止したものと解される。右の趣旨に照らすと、被保険者が右の保険契約締結に対して同意をするに際しては、保険契約者及び保険金受取人を認識し、前記の各危険性の有無を判断することが昀も重要な要素となるから、保険金受取人が誰であるかという事項はその中心的であって不可欠な要素であるということができる。そうすると、受取人指定の同意を切り離した被保険者になることのみの同意はその存在意義を失うこととなるのであって、法がこのような無意味な同意を予定していたものと解することはできない。同法六七七条二項、六七四条二項、同条三項後段の規定も、保険金受取人の指定、変更等をする場合に前記の各危険を防止するために改めて被保険者の同意を必要としたものであって、その際に保険金受取人指定についての同意と新たに被保険者となることの同意のふたつを共に求めているものではない以上、これらの規定の存在をもって同法六七四条一項の同意につき被保険者になることの同意と受取人指定についての同意とに区別する根拠とすることはできない。
したがって、被保険者となることの同意と保険金受取人指定についての同意を区別することを前提とする原告の主張は、その余について判断するまでもなく理由がない。
二　争点２（公序良俗違反による受取人指定の無効）について１　前記のとおり商法六七四条一項が被保険者の同意を要求した趣旨は、賭博の目的に利用されたり、犯罪誘発の危険ないし被保険者の人格権を侵害する危険があるなど保険契約が公序良俗に反する目的に悪用されることを回避するために、被保倹者の同意を要求し、これを保険契約の有効要件とすることで右の危険を政策的に防止したものと解されるから、右の有効な同意が存する限り、本件各団体定期保険契約自体は公序良俗に反していないものと推定することができる。２　そこで検討するに、証拠（乙イ一、二、証人ｂ、同ｃ）によれば、被告住友軽金属は、本件各団体定期保険契約の締結の当初（昭和四五年）及び亡ａらが団体定期保険の取り扱いを問題とし始めた平成五年に、同社労働組合に対して、本件各団体定期保険契約の趣旨及び目的について、「従業員死亡の際の会社としての具体的な出費・人的損失を担保する。具体的には次の通り。（１）遺族補償　弔慰金　供花料　死亡退職金　遺児福祉年金　特別弔慰金（労災付加補償）、（２）従業員死亡に伴う経済的損失の補填　従業員死亡に伴う逸失利益　代替人材の採用・育成経
費等、（３）その他　当


該死亡に関連する不慮の出費の補填」と説明し、労働組合としては右の説明をもとにして本件各団体定期保険契約の締結には公序良俗に反する問題は生じないものと判断して以後毎年一括同意をしていたことが認められ、また、被告住友軽金属が、右の説明に反して本件各団体定期保険契約を被告住友軽金属の他の利益のために締結・運用したと認めるに足りる証拠はない。そうすると、被告住友軽金属と被告各生命保険会社及び脱退被告日産生命との間で締結された受取人を被告住友軽金属とする本件各団体定期保険契約自体は右の同意により公序良俗に反しないものと推定され、これを覆すに足る証拠はないから、原告の主張は理由がない。３　以上から、原告の主位的請求はいずれも失当である。三　争点３（保険金の全部若しくは相当部分の支払の合意）について１　被告日本生命は、被告住友軽金属に対する主観的予備的請求は違法であって却下すべきと主張するが、被告日本生命は本件予備的請求の当事者ではない以上、違法主張をする利益があるものとは認められない。そうでないとしても、被告住友軽金属は、本件の主位的請求でも各保険金請求権が原告に帰属することの確認の被告となっているのであり、したがって、本件予備的請求が被告住友軽金属の地位を不安定にするものであるとはいえない。したがって、被告日本生命の前記主張には理由がない。
２　保険金相当額支払の合意
前記争いのない事実に加え、証拠（甲九ないし一三、二〇ないし二五、三一、三二、四一、四七ないし五五、六一の１ないし９、七六の１ないし２５、八四ないし八八、九六、九七、九九、一〇〇、一〇三の１、４、一〇五ないし一一一、一一二の１、２、一一三ないし一一六、一二三、一二五の１、２、一二六、一二七、一二八の１ないし３、一二九の１ないし３、一三〇の１ないし３、一三一の１ないし３、一三二の１ないし３、一三三の１ないし３、一三四の１ないし３、一三五の１ないし３、一三六の１ないし３、一四三、一五八、一八〇の１、２、一八一、乙一、三、一四、乙イ一、二、乙ロ一、二、三の１ないし４、四、五の１ないし５、六ないし一九、乙ハ一、二の１ないし３、三の１ないし５、四の１ないし５、五の１ないし４、六の１ないし４、七の１ないし１４、八の１ないし１８、九の１ないし１２、一〇の１ないし６、一一、乙ニ一ないし一四、乙ホ一、二の１ないし３、三、四の１ないし
５、五の１ないし５、六、乙へ一の１、２、二の１ないし３、三の１、２、四の１ないし４、五の１ないし１０、六の１、２、七の１、２、八の１、２、九の１、２、一〇の１、２、一一の１ないし３、乙ト一、二、三の１、２、四の１、２、五の１、２、六の１、２、七の１、２、八の１ないし４、九ないし一五、乙チ一、二の１ないし７、三の１ないし９、四の１、２、五、六の１ないし４、乙リ一の１ないし３、二の１ないし３、三、四、乙ヌ一、二の１ないし３、三の１ないし３、四の１、２、五の１、２、六の１、２、七の１、２、八、証人ｂ、証人ｃ、証人ｄ、原告本人）及び弁論の全趣旨によると以下の事実が認められる。（一）　団体定期保険制度の沿革及び行政指導等
（１）　団体定期保険は、アメリカで従業員の福利厚生制度として始まった保険形態であり、我が国では昭和九年から導入・販売された。我が国における団体定期保険も右の制度趣旨を受け継ぎ、当初の約款では保険契約者は原則として保険金受取人となることはできない旨を明示するものも多かった。しかし、戦後複数の保険会杜が販売に参入した後、当初の目的である従業員の福利厚生に反した運用が懸念されるようになり、これを是正する目的で、大蔵省は昭和二六年に「団体生命保険の運営基準」を設けた（昭和二六年八月七日付蔵銀第三七六六号通達）。また、業務運営上の重要な事項については、生命保険業界全体による申し合わせや取り決めを行うことにより、画一的に運用されることとなった。
（２）　昭和五三年には、大蔵省が団体定期保険の第一種全員加入契約について企業の弔慰金制度として所属員に対する福祉制度の一環として位置づけ、その運営が適正に行われるようにとの行政指導をした結果、生命保険業界は、新契約締結時に当該契約と福利厚生制度との関連を契約申込書において確認することとし、さらに、保険者数が一○○○名以上の規模の契約については合わせて付保目的を記載した協定書を取り交わすとの申し合わせをした。平成三年には、大蔵省が団体定期保険本来の趣旨（福利厚生）に沿って保険の運用が行われるように、被保険者の同意をとること、弔慰金規定の確認をすること等の行政指導をした結果、生命保険業界は、団体定期保険（Ａグループ）の商品趣旨（団体の福利厚生制度等）に鑑み、その目的に則した募集及び運営にいっそう努めるとの申し合わせをするとともに、弔
慰金
等規程の確認等として、①契約締結時に弔慰金等の規程の存在を確認し、写しを取り寄せる、②申込書に弔慰金・死亡退職金等企業の福利厚生措置の内容の記載項目を設け企業に記入させる、③明文化された規程のない企業に対しては規程を明確化させ、規程確認後に販売するとし、また、保険金額は福利厚生措置との関連において社会通念上問題のない金額とし、さらに、支払保険金の確認として、新たに、①保険金請求書と同時に、遺族への支払い（予定）の弔慰金・死亡退職金等を企業に記入頂いた文書を取り寄せ確認する、②契約更新時等には、それが実施されているか、支払われた保険金が福利厚生措置の目的に沿って有効に活用されていることを企業に確認する、③販売活動時に団体定期保険の趣旨を徹底するとし、また、弔慰金・死亡退職金等が遺族に支払われたことの確認（領収証の写し等）を取り寄せることについて前向きに検討する等の対応を行うことを申し合わせた（甲二五、四一）。
（二）　被告各生命保険会社の認識


右の従業員の福利厚生制度を目的とする団体定期保険の制度趣旨は、団体定期保険（Ａクループ）募集の広告等にも現れており、「従業員に万一のことがあった場合、国からの保障として、国民年金・厚生年金による遺族年金等がありましたが、遺族が安心して暮らせる生活資金を確保するには必ずしも充分とは言えず、企業福祉制度による遺族補償の充実を図ることが求められています。住友のグループ保険は、このような企業福祉の一環としての遺族補償を、割安な保険料負担で実現するものです。」（甲二〇）、「従業員が会社に求める条件の一つに、安定した生活の保障があります。従業員の生活保障を整えること、それが優秀な人材の確保の基本的な条件です。「もし私に万一のことがあったら家族は・・・」そういう心配なく安心して働ける職場を作るのが、企業の死亡退職金・弔慰金制度です。団体定期保険は、企業の死亡退職金・弔慰金制度をサポート（支援）します。」、「会社は受け取った保険金を、死亡退職金・弔慰金・法定外の労災補償金としてその遺族に支払います。」（甲二三）等と記載されており、これらに照らすと、団体定期保険契約は、従業員の福利厚生制度を趣旨目的とし、かつ、業務上の死亡等に限定されない幅広い死亡等に対する福利厚生を目的としていることが理解される。
（三）　本件各団体定期保険契約締結の状況
（１）　被
告住友軽金属は、被告日本生命、被告太陽生命、被告第百生命、脱退被告日産生命との間で昭和四八年一二月一日、被告ニチダン生命との間で昭和四九年一月一日（同年一一月二九日に更新日を一二月一日と変更）、被告住友生命との間で昭和五一年三月一日、（平成四年一〇月七日に更新日を一二月一日と変更）、被告第一生命との間で昭和六〇年一二月一日、被告協栄生命との間で平成二年一二月一日、被告明治生命との間で平成三年一二月一日にそれぞれ団体定期保険契約を締結した。以後、保険金額や被保険者の範囲の変更はあったものの毎年一二月一日に一括して更新を行っており、本件団体定期保険契約のうちの特定のものについて、被告住友軽金属と保険会社との間に他とは異なる契約締結目的があったと認めるに足る証拠はない。
（２）　このうち被告住友生命との間の契約では、平成四年以降も契約変更請求書の制度変更の趣旨欄には何らの書き込みはなく、同被告との間の契約締結に当たって作成される覚書でも、亡ａ死亡に至るまで保険契約締結の趣旨については何らふれられていない（乙ロ三の１ないし４、五の１ないし５）。（３）　被告日本生命との間の契約では、平成四年以降の保険金額変更申込書にはいかなる制度との関連で申込をするのかにつき記載する欄があるが、平成四年分には死亡退職金及び従業員死亡に伴う団体逸失利益と記載されているものの、平成五年分には死亡退職金のみが記載され、平成六年分には死亡退職金及び労災上乗せ補償金と記載されている（乙ハ三の２ないし４）。
（４）　被告太陽生命との間の契約では、昭和五五年から平成四年までの間に作成された契約内容変更申込書の「保険の趣旨・本契約は次の福利厚生制度との関連において契約しております。１弔慰金制度、２退職金制度、３その他（空白）」との欄に、昭和五五年分のみ１にチェックがあり、その余は何ら記載がない（乙ニの二ないし六）。また、同被告との間で団体定期保険締結（変更）に際して作成された協定書には「本契約は甲（被告住友軽金属）における福利厚生制度との関連に置いて締結したものであり、甲は本契約における保険金の全部又は一部を社内規程に則り支払う金額に充当することとする。」とある（乙ニ一三第二条）。（５）　被告協栄生命との契約は、当初の契約申込書に弔慰金制度との関係において申し込む旨の記載がされ（乙ホ二の１）、その後平成六年の保険金額変更申込書では、弔慰金制度（昀高三〇〇〇万円、昀低三〇〇〇万円、標準三〇〇〇万円）との関係で変更を申し込むとし、「企業の経済的損失を填補する目的がある場合はその金額をご記入願います。」との注記のある「その他」の欄には何ら記載がされていない（乙ホ三）。また、同被告との間で団体定期保険契約締結に際し作成された協定書では、「福利厚生制度との関連において締結したものであり、甲（被告住友軽金属）は保険金の全部又は一部を弔慰金規定に則り支払う金額に充当することとする。」と記載されている（乙ホ六）。（６）　被告第一生命との契約は、当初の契約申込書上契約申込の趣旨につき、弔慰金制度、退職金制度との関係において申し込む旨の記載がされている（乙ヘ二の１）。右契約締結に際して同被告との間で取り交わされた覚書には、「本契約は甲（被告住友軽金属）における福利厚生制度に基づく給付に充当することを目的として締結したものであり、甲は本契約における保険金等の全部又は一部を弔慰金制度・退職金制度規程に則り支払う金額に充当することとする。」と記載されている（乙ヘ三の１）。その後平成七年一二月の契約締結に際して作成された協定書は、ほぼ同趣旨の記載があるものの、使途を弔慰金規程に則り支払う金額に限定している（乙ヘ三の２）。また、平成四年以降の保険金額の変更申込書には、変更申込の趣旨として、弔慰金制度（昀低三〇〇万円昀高二七〇〇万円）が記載され、「保険金額と上記制度に基づき支払われる額との差額は、従業員死亡に伴う当社の逸失利益です。」との文言が不動文字で印刷されている（乙ヘ四の１ないし３）。（７）　被告第百生命との契約は、平成六年一二月一日に保険金額を変更するに当たって作成された書面で、「本契約により、当社（被告住友軽金属）が受領する保険金の全部またはその一部は、会社の規定に基づき支払われる労災上乗せ補償金の財源に充当するものとする。」と記載されている（乙ト八の４）。（８）　被告ニチダン生命との契約は、昭和五五年から昭和六三年までの契約申込書には「下記保険契約を次の福利厚生制度との関連において締結いたしたく」として「１弔慰金制度、２退職金制度、３その他（空欄）」のいずれかを選択する様式となっているところ、昭和六二年のものは記載がないが、その余のものはすべて１
が選択されたうえで提出されている（乙チ三の１な
いし９）。
（９）　被告明治生命との契約は、当初契約の申込書では契約申込の趣旨について、弔慰金制度との関連において申し込む旨の記載があり（乙リ一の１）、同社との間の右の契約締結に際して作成された協定書では、「本契約は、甲（被告住友軽金属）における福利厚生制度との関連において締結したものであり、甲は、本契約における保険金、給付金の全部または一部を弔慰金制度規程に則り支払う金額に充当することとする。」との記載がある（乙リ三）。


（四）　被告住友軽金属における福利厚生制度
被告住友軽金属では、労働組合との間で労働協約が締結されており、その付属協定として退職金協定、退職年金協定、慶弔金協定がある（甲三一、三二）。また、社員就業規則の福利厚生の中には遺児福祉年金の規定がある。これらの規定によれば、従業員が業務外で死亡した場合に支給される金員（平成八年当時）は、死亡時の基礎基本給及び勤続年数を基準として算出した退職金又は遺族年金のほか慶弔金協定から供花料五万円及び供花一対であるが、死亡が業務上又は通勤災害による場合はこのほかに特別弔慰金として三〇〇万円ないし三〇〇〇万円が支給される。なお、遺児福祉年金は、遺児一人当たり月額二万五〇〇〇円であった。これらのうち、退職金及び退職年金（以下「退職金等」という。）についてはその引き当てとして退職給与引当金及び適格退職年金制度が設けられており、平成八年当時、退職金等の支払原資は退職給与引当金と適格退職年金の積立てで十分にまかなわれており、亡ａの場合も、その退職金等は退職給与引当金から三七七万円が支給され、その余の七五九万六〇〇〇円は適格年金基金から支給されている（甲七六の１ないし２５、一四三の三二頁、一五八、証人ｂ第一三回口頭弁論調書二一、二二頁）。
（五）　被告住友軽金属が付保した団体定期保険契約の保険金額の推移と関連事実被告住友軽金属が団体定期保険契約を開始した昭和四八年当時、業務上または通勤災害による死亡の場合に限って支払われる特別弔慰金は八〇〇万円（上限額、以下同じ。）で、保険金額は一七五万円であったが、昭和五〇年になると保険金額が特別弔慰金を上回るようになり、翌五一年に特別弔慰金が一二〇〇万円であるのに対して保険金額は二六八〇万円となって特別弔慰金の二倍以上に急増し、その後、それぞれ増加されていったが、保険金額は一貫して特別弔慰金を上回り（二倍前後である。）、平成六年に保険金額は六六八〇万円に増額され、特別弔慰金は平成七年に三〇〇〇万円に増加されて平成八年に至っている（甲五三、五五、一四三の五三頁、証人ｂ第一四回口頭弁論調書三三頁）。なお、本件各団体定期保険契約において、被保険者一人当たりの保険料（平成八年当時）は一八〇万二六九五円と算定される（甲六一の１ないし９）。ところで、この間の（昭和四八年から平成七年までの）在職死亡者数は、平均で年四・三名（昀多の年で八名、昀少の年で一名）であり、うち業務上災害による死亡者は昭和六二年と平成五年に各一名あったのみで、累計でも二名にすぎない（甲一四三の九九頁）。
なお、団体定期保険契約には、労働災害の補償に備えて労災補償特約を付することができるが、被告住友軽金属は右特約を締結していなかった。また、同被告は、損害保険会社との間で使用者損害保険等の損害保険も締結してこなかった（甲二二、二三、一四三の九四頁）。
（六）　労働組合に対する説明及び亡ａの認識
亡ａは、平成五年一月に被告住友軽金属が団体定期保険契約を締結していること及び自らが同契約の被保険者となっていることを知り、同年二月に開催された労働組合の集会において、本件各団体定期保険契約の内容について質問し情報開示を求めるとともに、受領した保険金を遺族に渡すべきであると主張した。そこで、当時の労働組合書記長である訴外ｃが直ちに被告住友軽金属人事室長に本件各団体定期保険契約の内容等について問い合わせた。被告住友軽金属は、訴外ｃに対して書面で回答し（乙イ二）、昭和四五年に組合に説明した内容として、団体定期保険契約の目的は、従業員死亡の際の会社としての具体的な出費・人的損失を担保する、具体的には、（１）遺族補償　弔慰金　供花料　死亡退職金　遺児福祉年金　特別弔慰金（労災付加補償）、（２）従業員死亡に伴う経済的損失の補填　従業員死亡に伴う逸失利益　代替人材の採用・育成経費等、（３）その他　当該死亡に関連する不慮の出費の補填等と回答し、亡ａは訴外ｃからその報告を受けた。その後亡ａは、同人が編集発行にかかわっていた「住軽の仲間」という職場新聞の同年四月号に同人のインタビュー記事を掲載し、団体定期保険の主旨が遺族保障にあるとして、保険金は遺族に渡すのが当然であり、労働組合に、保険の主旨に沿った運用を
するよう被告住友軽金
属に申し入れをしてもらうように働きかけようと述べ、また、翌六年七月に労働組合の役員選挙に立候補し、その公約として、社会問題化している団体定期保険について保険の主旨にそった運用に改めると主張したが、被告住友軽金属において本件各団体定期保険契約に関する業務に携わっていた訴外ｇや訴外ｂはこれらの亡ａの行動やその意向を知っていた（甲四七、一一六、一四三の六頁、九頁、証人ｂ第一四回口頭弁論調書四六頁、証人ｄ）。
その後、亡ａは、平成八年七月一〇日に被告住友軽金属に対して内容証明郵便を郵送して本件各団体定期保険契約の趣旨・目的ほかについて質問したところ、被告住友軽金属は、同月二二日付内容証明郵便を送付したが、亡ａに対する質問には直接回答しなかった。そして、同日付で、従業員各位宛とした「団体定期保険に関する件」と題する文書（甲五〇）を社内に配付あるいは掲示したが、同文書には、本件各団体定期保険契約を承諾しない場合には同年七月一九日までに不承諾を届け出るよう記載されていた。そこで、亡ａは、七月二五日付内容証明郵便をもって被告住友軽金属に再度質問したが、同被告から回答はなされなかった（甲四八、四九、一二三）。


３　右に認定した事実によると、次のとおり判断される。まず、被告住友軽金属は、大規模災害等万一の事態に備えて、退職金協定、弔慰金協定による支払を確保するため団体定期保険に加入しているとか、労働災害の上乗せ補償金や企業自体の損失等も考慮に入れ、弔慰金制度に則った弔慰金の支払のほか、広義の福利厚生及び経済的損失の填補に使われていると主張するが、退職金等の支払原資は退職給与引当金と適格退職年金の積立てで十分にまかなわれていたこと、業務上等の死亡の場合には特別弔慰金等（供花料五万円、葬祭料一〇万円を含む。）を支給するが、その上限額は三〇一五万円であるのに対して保険金額はその二倍以上の六六八〇万円であること、しかも昭和五一年以降保険金額は一貫して特別弔慰金を二倍前後上回っているのであるが、この間の約二〇年間の業務上死亡者は二名にすぎないことからすると、特別弔慰金等の上限額の三〇一五万円を超える部分の付保目的については右主張のみでは合点がいかず、同被告の主張は付保目的の一部を説明したに過ぎないといわざるをえない（なお、企業自体の損失については特段の立証はなされていないところである。）。
そし
て、亡ａは平成五年当初に本件各団体定期保険契約の存在を知った後は一貫して保険金を遺族に支払うべきことを主張していたが、それは団体定期保険は従業員の福利厚生制度として機能すべきであるとの認識に基づくものであり（大企業である被告住友軽金属の従業員であれば、退職金等の支払財源に不安をもつことは想定しがたく、本件各団体定期保険契約が単に退職金等の支払を確実にする目的に止まるものと受け止めていたと認めるに足りる証拠もない。）、被告住友軽金属の労働組合に対する説明から実現可能とみた上で、業務外死亡の場合でも本件各団体定期保険契約の保険金の少なくとも一部が亡ａの遺族に弔慰金として支払われることを期待して不承諾届を提出しなかったものと推認される。
他方、被告住友軽金属においては、前記のとおり、亡ａの前記意向を知っていたこと、そして、本件各団体定期保険契約の開始時及び平成五年の労働組合への説明時にも、従業員死亡の際の弔慰金及び特別弔慰金双方を含む遺族補償としての会社の支出に充てることを予定しているとの説明をしていたこと、そもそも団体定期保険が従業員の福利厚生制度として始められ、大蔵省による行政指導、生命保険業界による申し合わせ等も右の制度趣旨が保険制度の運用に適切に反映されるべくなされ、特に企業から従業員の遺族に直接支払われる弔慰金制度として位置づけていること、団体定期保険を販売してきた被告各生命保険会社の広告中にも、右の位置づけに沿う形で、明らかに従業員が死亡した場合の遺族の生活保障としての弔慰金制度を予定した保険である旨の説明がなされている部分があること、そのような運用のなされている団体定期保険契約を被告住友軽金属と被告各生命保険会社との間で締結・更新するに際して、契約関係の文書上、契約目的については統一的な記載はなされていないものの弔慰金制度との関連で申込をする旨の記載を被告住友軽金属がしている部分が少なからずみられることからすると、業務外死亡の場合でも、同被告が受領することのできる保険金額のうち特別弔慰金等の上限額である三〇一五万円を超える部分を原資として、相当な弔慰金を亡ａの遺族に支給することになることを容認していたものと推認される。
そうすると、平成五年ころか遅くとも平成八年八月一九日までに、被告住友軽金属と亡ａとの間で、本件各団体定期保険契約の保険金として被告住友軽金属が受領することのできる金額のうち特別弔慰金等の上限額である三〇一五万円を超える部分については、業務外死亡の場合でもその相当部分を亡ａの遺族に退職金とは別に弔慰金として支払う旨の黙示の合意が成立したものと認められる。これに対して、証人ｃ、証人ｂ及び訴外ｇは、いずれも本件各団体定期保険契約に基づく保険金から社内の規定以上に遺族に対して支払う金員があるとの認識はないとの趣旨を述べ、契約関係文書上の記載や平成五年の説明文書の弔慰金との記載は誤記であるかのようにも説明し、また平成八年に被告住友軽金属が従業員に対して配付あるいは掲示した文書には、本件各団体定期保険契約の制度趣旨について、従業員に不慮の事態が生じた場合の退職金・遺児福祉年金、労災事故の場合の弔慰金、海外における事故等の場合の不測の出費に備えることを目的としているとして、業務外の弔慰金は予定していないと証言ないし供述するが、これらの証言ないし供述は、前記認定に照らし信用することができない。四　争点５（被告住友軽金属が原告に支払うべき額）について右に認定した黙示の合意により被告住友軽金属が原告に支払うべき額は、本件各団体定期保険契約の保険金として被告住友軽金属が受領することのできる金額のうち特別弔慰金等の上限額である三〇一五万円を超える部分のうちの相当部分であるところ、弁論の全趣旨により、亡ａ死亡により本件各団体定期保険契約の保険金として被告住友軽金属が受領することのできる金額は六六八〇万円であると認められ、また、前記認定のとおり、亡ａに係る保険契約分の保険料は総額一八〇万二六九五円であること、亡ａの退職金等及び業務外死亡葬祭料の合計は一二〇三万八〇〇〇円であること（なお、原告は既に被告住友軽金属からこれを受領している。）に照らすと、本件各団体定期保険契約の保険金のうち特別弔慰金等の上限額である三〇一五万円を超える部分は三六六五万円であり、そのうちの相当部分は、これから保険料総額の一八〇万二六九五円を控除した額の二分の一を限度とし、かつ、これを下回ることも相当とは認められないから、一七四二万三六五二円となる。そして、これを総保険金額中の被告各生命保険会社及び脱退被告日産生命の各保険金額が占める割合で算出すると、被告住友軽金属は、被告住友生命から受領する保険金三七〇〇万円のうち九六五万〇八二五円、被告日本生命から受領する保険金一七〇〇万円のうち四四三万四一六三円、被告太陽生命から受領する保険金二〇〇万円のうち五二万一六六六円、被告協栄生命から受領する保険金三二〇万円のうち八三万四六六六円、被告第一生命から受領する保険金二八〇万円のうち七三万〇三三三円、被告第百生命から受領する保険金二〇〇万円のうち五二万一六六六円、被告ニチダン生命から受領する保険金一一〇万円のうち二八万六九一六円、被告明治生命から受領する保険金一〇〇万円のうち二六万〇八三三円、被告あおば生命から受領する保険金七〇万円のうち一八万二五八三円を、それぞれ右保険金を受領したときは直ちに、いずれも原告に支払う義務があると認められる。
五　参加人あおば生命の訴えについて


平成１５年（行ケ）第４９８号　審決取消請求事件
平成１６年１０月２０日口頭弁論終結
判　　　　決
原　告　住友化学株式会社（旧商号住友化学工業株式会社）
訴訟代理人弁理士　辻邦夫，辻良子
被　告　特許庁長官　小川洋
指定代理人　城所宏，中西一友，高橋泰史，大橋信彦，井出英一郎
主　　　　文
特許庁が不服２００２－１２３８３号事件について平成１５年９月２９日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
主文と同旨の判決
第２　事案の概要
本件は，特許出願をした原告が，拒絶査定を受けたので，上記査定に対する審判を請求したところ，審判は成り立たない旨の審決があったため，同審決の取消しを求めた事案である。
１　特許庁における手続の経緯
(1)　原告は，平成６年１２月２２日，発明の名称を「３－５族化合物半導体結晶の製造方法」とする特許出願をした。
(2)　原告は，平成１４年５月１７日に拒絶査定を受けたので，同年７月４日，拒絶査定に対する審判を請求した（不服２００２－１２３８３号事件）。(3)　特許庁は，平成１５年９月２９日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同年１０月１４日，その謄本を原告に送達した。２　特許請求の範囲の記載（平成１５年７月２３日付手続補正書（甲２の４）による補正後のもの）
【請求項１】反応管内で，原料として分子中に少なくともGaを有する３族有機金属化合物と分子中にNを有する化合物とを用いてこれを同時に供給し，３族元素として少なくともGa，５族元素として少なくともNを含有する３－５族化合物半導体結晶を，該３－５族化合物半導体結晶とは異なる材料の基板上に成長させるに当たり，該化合物半導体結晶の成長開始前に，ハロゲン化水素からなる群から選ばれた少なくとも１種のガスを導入し，反応管内壁を気相エッチングすることにより該内壁の堆積物を除去することを特徴とする３－５族化合物半導体結晶の結晶性と表面モルフォロジーとを改善する方法。
【請求項２】反応管内で，後記の３－５族化合物半導体結晶とは異なる材料の基板上に，バッファー層を成長させ，その上に原料として，分子中に少なくともGaを有する３族有機金属化合物と分子中にNを有する化合物とを用いてこれを同時に供給し，３族元素として少なくともGa，５族元素として少なくともNを含有する３－５族化合物半導体結晶を成長させるに当たり，該バッファー層の成長開始前に，ハロゲン化水素からなる群から選ばれた少なくとも１種のガスを導入し，反応管内壁を気相エッチングすることにより該内壁の堆積物を除去することを特徴とする３－５族化合物半導体結晶の結晶性と表面モルフォロジーとを改善する方法。【請求項３】バッファー層が，GaZAl1-ZN（式中，０≦Ｚ≦１）またはZnOから選ばれたものからなることを特徴とする請求項２記載の方法。【請求項４】反応管内壁に加えてさらに基板を気相エッチングすることを特徴とする請求項１～３いずれかに記載の方法。
【請求項５】３－５族化合物半導体がGaN，GaXAl1-XN（式中，０＜Ｘ＜１），GaXIn1-XN（式中，０＜Ｘ＜１），GaXAlYIn1-X-YN（式中，０＜Ｘ＜１，０＜Ｙ＜１，０＜Ｘ＋Ｙ＜１），又は前記の化合物半導体の少なくとも２層の積層であることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】ハロゲン化水素からなる群から選ばれた少なくとも１種のガスが，塩化水素であることを特徴とする請求項１～５いずれかに記載の方法。【請求項７】サセプタ上が１０００～１２００℃になるように加熱して実施することを特徴とする請求項１～６いずれかに記載の方法。
３　審決の理由
審決の理由は，以下のとおりであるが，要するに，請求項１に記載された発明（以下「本願発明１」という。）は，後記の刊行物１，２記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，請求項２ないし７に記載された発明について検討するまでもなく，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない，というものである。
(1)　審決が引用した刊行物
刊行物１：特開平４－２９７０２３号公報（本訴甲４）刊行物２：特開昭５９－６５４２７号公報（本訴甲５）
(2)　引用刊行物記載の発明
ア　刊行物１には，
(ｱ)「【請求項２】基板の上に，一般式がGaXAl1-XN（但しＸは０＜Ｘ≦１の範囲である。）で示されるバッファ層を成長させ，このバッファ層の上に窒化ガリウム系化合物半導体を成長させる請求項１記載の窒化ガリウム系化合物半導体の結晶成長方法。
【請求項３】窒化ガリウム系化合物半導体の上に，一般式がGaXAl1-XN（但しＸは０＜Ｘ≦１の範囲である。）で示されるバッファ層を成長させ，さらにこのバッファ層の上に窒化ガリウム系化合物半導体を成長させる請求項１記載の窒化ガリウム系化合物半導体の結晶成長方法。」（特許請求の範囲）


(ｲ)　「本発明はサファイア等の基板上に，窒化ガリウム系化合物半導体の結晶を成長させる方法に関し，特に結晶性の優れた窒化ガリウム系半導体化合物のエピタキシャル層の成長方法に関する。」（【０００１】，産業上の利用分野）(ｳ)　「また，MOCVD法を用いてサファイア基板上に直接成長された，例えばGaN層の表面は，６角ピラミッド状，ないしは６角柱状の成長パターンとなって無数の凹凸ができ，その表面モフォロジーが極めて悪くなる欠点がある。表面に無数の凹凸がある表面モフォロジーの極めて悪い半導体の結晶層を使用して青色発光デバイスを作ることは，非常に歩留が悪く，ほとんど不可能であった。このような問題を解決するために，窒化ガリウム系化合物半導体の結晶を成長させる前に，基板上にAlNのバッファ層を成長させる方法が提案されている｛Appl.Phys.Lett48，（1986）．353，（アプライド　フィズィックス　レターズ　４８巻，１９８６年，３５３頁，および特開平２－２２９４７６号公報｝。この方法は，サファイア基板上に，成長温度４００～９００℃の低温で，膜厚が１００～５００オングストロームのAlNのバッファ層を設けるものである。この方法はバッファ層であるAlN層上にGaNを成長させることによって，GaN半導体層の結晶性および表面モフォロジーを改善できる特徴がある。」（【０００４】～【０００５】）(ｴ)　「図８に示す装置を用いて窒化ガリウム系化合物半導体の結晶成長を行った。［実施例１］下記の工程でサファイア基板にGaNのエピタキシャル層を４μｍの膜厚で成長させた。
①　洗浄された２インチφのサファイア基板をサセプター２の上に載せる。②　ステンレス製の反応容器１内の空気を，排気ポンプ６で排気した後，さらに内部をH2で置換する。
③　その後，H2ガスを反応ガス噴射管４と，反応容器１上部の副噴射管５とから，反応容器１内に供給しながら，サセプター２をヒータ３によって１０６０℃まで加熱する。
④　この状態を１０分間保持し，サファイア基板表面の酸化膜を除去する。⑤　次にサセプター２の温度を５００℃まで下げて，温度が安定するまで静置する。
⑥　続いて副噴射管５からH2とN2の混合ガスを供給し，反応ガス噴射管４からアンモニアガスとH2ガスの混合ガスを供給する。副噴射管５から供給するH2ガスとN2ガスの流量はそれぞれ１０リットル／分，反応ガス噴射管４から供給するアンモニアガスの流量は４リットル／分，H2ガスの流量は１リットル／分とし，この状態でサセプター２の温度が５００℃に安定するまで待つ。
⑦　その後，バッファー層を形成するため，反応ガス噴射管４からアンモニアガスとH2ガスに加えて，TMG（トリメチルガリウム）ガスを２．７×１０
-5モル／分で１
分間流す。
⑧　次にTMGガスのみを止めて，バッファ層の成長を止める。ここで膜厚０．０２μｍのバッファ層が形成できた。さらに他のガスは流しながらサセプター２の温度を１０００℃まで上昇させる。
⑨　サセプター２の温度が１０２０℃まで上昇した後，反応ガス噴射管４からアンモニアガスとH2ガスに加えて，TMGガスを５．４×１０
-5モル／分の流量で６０分間
供給して，GaNエピタキシャル層を，４．０μｍの膜厚で成長させる。この間，副噴射管５から常にH2とN2ガスを前述の条件で供給し続け，反応ガスで反応容器内が汚染されないようにしている。またサセプター２は均一に結晶が成長するように，モータ７で５ｒｐｍで回転させる。なお当然のことではあるが，ガスを供給している間，排気ポンプ６の配管と分岐した排気管８から，供給しているガスを外部へ放出している。上記のようにしてサファイア基板上に，膜厚０．０２μｍのGaNバッファ層，その上に４μｍのGaNエピタキシャル層を成長させた。」（【００２３】）(ｵ)　「［実施例５］⑦のバッファ層を形成する工程において，実施例２と同様の条件で，Ga0.5Al0.5Nのバッファ層を０．０２μｍの膜厚で形成し，⑨において，反応ガス噴射管４からアンモニアガスとH2ガスに加えて，TMAガスを２．７×１０
-5モル
／分，TMGガスを２．７×１０
-5モル／分の流量で６０分間供給して，Ga0.5Al0.5Nエピタキシャル層を４．０μｍの膜厚で成長させる他は，実施例１と同様にして，サファイア基板上に，膜厚０．０２μｍのGa0.5Al0.5Nバッファ層と，その上に４μｍのGa0.5Al0.5Nエピタキシャル層を成長させた。」（【００３１】）が，それぞれ記載されている。
イ　刊行物２（特開昭５９－６５４２７号公報）には，(ｱ)　「コールドウォール型の成長装置では，原料ガスの分解そのものは加熱された基板部分のみで生ずるが，生成したⅢ－Ⅴ族化合物や，Ｖ族元素は，拡散および反応容器内のガスの流れによって運ばれ，反応容器内壁一面に付着する。これら付着物は…中略…基板設置時あるいは成長中に付着物の微少な粉末が基板上に落下すると表面状態を悪くする。…中略…このため通常は各成長ごとに反応容器を成長装置から取り外して洗浄することが行われるが，これは単に煩雑で時間を要するばかりでなく，反応容器内壁や基板設置台などが水分，空気にさらされるため成長結晶の品質に悪影響を与える。」（１頁右下欄１９行～２頁左上欄１５行）(ｲ)　「本発明は，…中略…，反応容器を取り外すことなく内壁の付着物を完全に気相エッチングによって取り除くことが可能となる気相成長装置を…中略…得ることを目的とする。」（２頁右上欄１６行～２０行）
(ｳ)　「この付着物（７）を取り除くには，基板取出口（２）より基板を取出した後，反応管加熱用発熱体（９）（１０）を図に示した位置に置き，これを基板加熱に用いたのと同じ高周波コイル（８）で加熱しつつ反応管内に塩化水素ガスを流せばよい…中略…反応管内壁全体を清浄にするには，発熱体（９）（１０）の一部が高周波コイル（８）からはずれるような位置におけばよい。」（２頁右下欄５行～１７行及び第１図）


(ｴ)　「また，反応管を毎回取り外して王水などで洗浄して付着物を取り除いた場合に比べ，GaAlAsのフォトルミネセンス強度は著しく強くなり，反応管内の汚染が防止されていることが示された」（２頁右下欄１８行～３頁左上欄１行）が，それぞれ記載されている。
(3)　対比・判断
窒化ガリウム系化合物半導体が，３－５族化合物半導体として周知であることを
前提に，上記(2)ア(ｱ)～(ｵ)を総合すれば，
刊行物１には，
「『①　サファイア基板をサセプター２の上に載せる工程。②　反応容器１内の空気を，排気ポンプ６で排気した後，さらに内部をH2で置換する工程。
③　その後，H2ガスを反応容器１内に供給しながら，サセプター２をヒータ３によって加熱する工程。
④　該状態を一定時間保持し，上記基板表面の酸化膜を除去する工程。⑤　次にサセプター２の温度を下げて，温度が安定するまで静置する工程。⑥　続いて反応容器１内にH2とN2の混合ガスとアンモニアガスとH2ガスの混合ガスを供給しサセプター２の温度が安定するまで待つ工程。
⑦　バッファー層を形成するため，アンモニアガスとH2ガスに加えて，TMG（トリメチルガリウム）ガスを流す工程。
⑧　次にTMGガスのみを止めて，バッファ層の成長を止める工程。』によって，サファイア基板上に，GaNのバッファ層を成長させ，３－５族化合物の結晶性および表面モフォロジーを改善させる方法」の発明（以下「刊行物１記載の発明」という）が記載されているといえる。
本願発明１と刊行物１記載の発明とを対比すると，
刊行物１記載の発明の「反応容器」，「TMG（トリメチルガリウム）ガス」，「アンモニアガス」，「アンモニアガスとH2ガスに加えて，TMG（トリメチルガリウム）ガスを流す工程」，「３－５族化合物の結晶性および表面モフォロジーを改善させる」は，本願発明１の「反応管」，「分子中に少なくともGaを有する３族有機金属化合物」，「分子中にNを有する化合物」，「同時に供給」，「３－５族化合物半導体結晶の結晶性と表面モルフォロジーとを改善する」に相当するから，両者は，「反応管内で，原料として分子中に少なくともGaを有する３族有機金属化合物と分子中にNを有する化合物とを用いてこれを同時に供給し，３族元素として少なくともGa，５族元素として少なくともNを含有する３－５族化合物半導体結晶を，該３－５族化合物半導体結晶とは異なる材料の基板上に成長させることを特徴とする３－５族化合物半導体結晶の結晶性と表面モルフォロジーとを改善する方法。」で一致し，以下の点で相違している。
相違点：本願発明１が，化合物半導体結晶の成長開始前に「ハロゲン化水素からなる群から選ばれた少なくとも１種のガスを導入し，反応管内壁を気相エッチングすることにより該内壁の堆積物を除去する」のに対し，刊行物１記載の発明では，その点がない点。
以下，相違点について検討する
上記(2)イ(ｱ)～(ｴ)によれば，刊行物２には，「反応容器内壁一面に付着したⅢ－Ⅴ族化合物の微少な粉末が基板上に落下すると表面状態を悪くするので，加熱しつつ反応管内に塩化水素ガスを流すことにより完全に気相エッチングによって取り除く」旨記されており，前記「塩化水素ガス」は，「ハロゲン化水素からなる群から選ばれた少なくとも１種のガス」である点，及び，刊行物２記載の発明も，刊行物１記載の発明もともに３－５族化合物半導体結晶の成長方法である点は，当該記載より明らかである。
してみれば，刊行物１記載の発明である「３－５族化合物半導体結晶の結晶性と表面モルフォロジーとを改善する方法」に刊行物２に記載の「Ⅲ－Ⅴ族化合物の微少な粉末を加熱しつつ反応管内に塩化水素ガスを流すことにより完全に気相エッチングによって取り除く」発明を適用して本願発明１を構成することに格別な阻害要件も認められないから，当業者が適宜なし得たことである。そして，本願発明１の構成による格別な効果も認められない。
(4)　まとめ
上記のとおりであるから，本願発明１は，刊行物１，２記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められる。
(5)　むすび
以上のとおりであるから，本願の請求項２～７に係る発明について検討するまでもなく，本願発明１は，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。
第３　当事者の主張
１　原告主張の審決取消事由
(1)　取消事由１（刊行物１記載の発明に刊行物２に記載の発明の適用容易性についての判断の誤り）
審決は，「刊行物１記載の発明である「３－５族化合物半導体結晶の結晶性と表面モルフォロジーとを改善する方法」に刊行物２に記載の「Ⅲ－Ⅴ族化合物の微少な粉末を加熱しつつ反応管内に塩化水素ガスを流すことにより完全に気相エッチングによって取り除く」発明を適用して本願発明１を構成することに格別な阻害要件も認められないから，当業者が適宜なし得たことである。」と判断したが，以下のとおり，誤りである。
ア　刊行物２には，MOCVD法によってGaAsあるいはGaAlAsの半導体（ガリウムヒ素系化合物半導体）結晶を気相成長させるときに，反応管内壁に，GaAs，GaAlAs及びAs等からなる付着物が付着すること，この付着物は，反応管加熱用発熱体を高周波コイルで加熱しつつ反応管内に塩化水素ガスを流す操作（HClガスによるエッチング）によって，取り除くことができることが記載されている。そして，HClガスによるエッチングによって付着物を取り除く操作は，反応管内壁に付着したガリウムヒ素系化合物等を塩化水素と反応させて化学的に分解し，分解物をキャリアガスとともに反応管から排気するものであって，付着物の酸による化学的な分解（酸分解）を本質とする。
イ　これに対し，刊行物１に記載されたMOCVD法による窒化ガリウム半導体結晶の気相成長法では，コールドウォール型反応容器の内壁に，原料ガス（TMG（トリメチルガリウム）ガスとアンモニアガス）の分解に伴って生成する窒化ガリウム（GaN）が付着堆積するが，甲７，８によると，窒化ガリウムは無機酸に対し極めて安定的であるとされており，このことは本願発明１の特許出願当時における当業者の常識であった。
刊行物２記載の発明は，上記のように，酸分解を本質とするものであるから，これを適用するに当たっては，対象となる物質が酸に対し反応性を有することが不可欠であり，酸に対し不活性であるということは，刊行物２記載の発明を適用することの阻害要因となる。


ウ　したがって，刊行物１，２記載の発明が共にⅢ－Ⅴ族化合物半導体結晶の成長方法であるとしても，技術常識上酸に不活性であるとされている窒化ガリウムを対象とする刊行物１記載の発明に，酸分解を本質とする刊行物２記載の発明を適用することは，当事者が容易に想到できるものではない。
(2)　取消事由２（顕著な作用効果の看過）
審決は，「本願発明１の構成による格別な効果も認められない。」とするが，誤りである。
本願発明１は，その構成によって，内壁の堆積物を除去し，生産性，製品物性の安定性を損なわず，再現性よく結晶性及び表面モルフォロジーの優れたエピタキシャル結晶層を得ることができるという顕著な技術的効果を奏するものであるが，この技術的効果は，刊行物１及び２に記載された従来技術によって奏される効果ではなく，また，これらから予期することができた効果でもない。
２　被告の反論
(1)　取消事由１（刊行物１記載の発明に刊行物２に記載の発明の適用容易性についての判断の誤り）に対して
ア　刊行物２には，Ⅲ－Ⅴ族化合物半導体結晶についての具体的な例示（例えばGaN）はないが，本願出願前，Ⅲ－Ⅴ族化合物の気相成長において，Ⅲ族元素として少なくともGa，Ⅴ族元素としてNを有するⅢ－Ⅴ族化合物半導体結晶は周知であったから，刊行物２にも，実質的に，Ⅲ族元素として少なくともGa，Ⅴ族元素としてNを有するⅢ－Ⅴ族化合物が記載されているということができる。そして，刊行物２は，従来技術に相当する記載として，Ⅲ－Ⅴ族化合物の気相成長の際に，反応容器内壁の付着物を反応容器を取り外すことなく完全に取り除くには，付着物の付いた反応容器全体を加熱し，エッチング性のガス，例えば塩化水素ガスを流せばよいことを示しているから，Ⅲ族元素として少なくともGa，Ⅴ族元素としてNを有するⅢ－Ⅴ族化合物の気相成長の際にも，塩化水素ガスを流せばよいことを示唆しているのである。
イ　また，窒化ガリウムが無機酸に対し極めて安定的であるということは，本願発明の特許出願当時における当業者の常識ではなく，むしろ，当該技術分野においては，酸の状態，すなわち，熱の加わり方，液体か気体かなどによって，溶解性，分解性等の反応が変わることが知られており，これが当時の技術常識であった。そして，甲７，８は，液体状態における窒化ガリウムの酸に対する反応について言及するにとどまり，気体状態における酸に対する反応についてまでは言及していないところ，例えば，特開平１－９４６２４号公報（乙９）には，ハロゲン化水素の一つであるHF（フッ化水素）が液体状態と気体状態とでその性質を大きく異にすることが示されている。さらに，特開昭５０－４２７８５号公報（乙７）には，窒化ガリウムがリン酸でエッチングされることが記載され，特開平１－２７８０２５号公報（乙８）には，AlXGa1-XN（０≦Ｘ≦１）半導体に関するエッチングの従来技術の一つとして，「リン酸と硫酸の混合比１：２～１：５の混合液を用いて，温度１８０℃～２５０℃においてウェットエッチングする方法」があることが記載され，また，特開昭６１－５６４７４号公報（乙１０）や特開平５－２０６０８８号公報（乙１１）には，窒化ガリウムが，塩化水素ガスを含む気体雰囲気中での熱処理により，あるいはHCl，HBrの加熱反応によるガスエッチングにより分解除去されるものであることが記載されているから，窒化ガリウムが酸に対し不活性であるとしても，このことが刊行物２記載の発明を適用することの阻害要因となるものではない。
ウ　したがって，刊行物１記載の発明に刊行物２記載の発明を適用することは，当事者が容易に想到できたものである。
(2)　取消事由２（顕著な作用効果の看過）に対して窒化ガリウム系化合物半導体結晶の気相成長法において，再現性よく結晶性及び表面モルフォロジーの優れたエピタキシャル結晶層を得ることができるという効果自体，刊行物１に記載されているし，反応管内壁の堆積物を除去し，生産性，製品物性の安定性を損なわず，再現性よく結晶性及び表面モルフォロジーの優れたエピタキシャル結晶層を得ることができるという効果も，刊行物２を含め本願出願前によく知られていた技術常識から，当業者が予測することができたのであるから，本願発明１の効果は，刊行物１，２及び本願出願前の技術常識から予測できる程度のもので，格別なものではない。
第４　当裁判所の判断
１　取消事由１（刊行物１記載の発明に刊行物２に記載の発明の適用容易性についての判断の誤り）について
(1)　刊行物１記載の発明について
刊行物１記載の発明は，
「『①　サファイア基板をサセプター２の上に載せる工程。②　反応容器１内の空気を，排気ポンプ６で排気した後，さらに内部をH2で置換する工程。
③　その後，H2ガスを反応容器１内に供給しながら，サセプター２をヒータ３によって加熱する工程。
④　該状態を一定時間保持し，上記基板表面の酸化膜を除去する工程。⑤　次にサセプター２の温度を下げて，温度が安定するまで静置する工程。⑥　続いて反応容器１内にH2とN2の混合ガスとアンモニアガスとH2ガスの混合ガスを供給しサセプター２の温度が安定するまで待つ工程。
⑦　バッファー層を形成するため，アンモニアガスとH2ガスに加えて，TMG（トリメチルガリウム）ガスを流す工程。
⑧　次にTMGガスのみを止めて，バッファ層の成長を止める工程。⑨　サセプター２の温度が１０２０℃まで上昇した後，反応ガス噴射管４からアンモニアガスとH2ガスに加えて，TMGガスを５．４×１０
-5モル／分の流量で６０分間
供給して，GaNエピタキシャル層を，４．０μｍの膜厚で成長させる工程。』によって，サファイア基板上に，GaNのバッファ層を成長させ，３－５族化合物の結晶性お
よび表面モフォロジーを改善させる方法」
である（当事者間に争いがない。）。


そして，刊行物１記載の発明と本願発明１とを対比すると，両者は，「反応管内で，原料として分子中に少なくともGaを有する３族有機金属化合物と分子中にNを有する化合物とを用いてこれを同時に供給し，３族元素として少なくともGa，５族元素として少なくともNを含有する３－５族化合物半導体結晶を，該３－５族化合物半導体結晶とは異なる材料の基板上に成長させることを特徴とする３－５族化合物半導体結晶の結晶性と表面モルフォロジーとを改善する方法」で一致し，「本願発明１が，化合物半導体結晶の成長開始前に「ハロゲン化水素からなる群から選ばれた少なくとも１種のガスを導入し，反応管内壁を気相エッチングすることにより該内壁の堆積物を除去する」のに対し，刊行物１記載の発明では，その点がない点」で相違する（当事者間に争いがない。）。
(2)　刊行物２記載の発明について
刊行物２（甲５）には，次の記載がある。
「Ga，Al，InなどのⅢ属元素とP，As，SbなどのⅤ族元素よりなるⅢ－Ⅴ族化合物半導体は高速動作素子，光素子用材料として極めて重要である。これらの材料の気相成長方法の一つであるⅢ属元素のアルキル化合物と，Ⅴ族元素の水素化合物もしくはアルキル化合物を用いるいわゆるMOCVD法（・・・）はその液晶組成，成長速度などの制御性の良さや，量産性に優れている等の特長があり，極めて有力な気相成長方法である。」（１頁左下欄１９行ないし右下欄８行）「コールドウォール型の成長装置では，原料ガスの分解そのものは加熱された基板部分のみで生ずるが，生成したⅢ－Ⅴ族化合物や，Ｖ族元素は，拡散および反応容器内のガスの流れによって運ばれ，反応容器内壁一面に付着する。これら付着物は多量に付くと，再蒸発や反応容器の熱的条件を変化させることにより組成や成長速度の変動を引起こす。また基板設置時あるいは成長中に付着物の微少な粉末が基板上に落下すると表面状態を悪くする。」（１頁右下欄１９行ないし２頁左上欄８行）
「反応容器内壁の付着物を反応容器を取り外すことなく完全に取り除くには，付着物の付いた反応容器全体を加熱し，エッチング性のガス，例えば塩化水素ガスを流せばよい。」（２頁左上欄１６行ないし１９行）
「本発明は，・・・反応容器を取り外すことなく内壁の付着物を完全に気相エッチングによって取り除くことが可能となる気相成長装置を極めて簡単，安価な方法により得ることを目的とする。」（２頁右上欄１６行ないし２０行）「以下実施例を用いて本発明を詳細に説明する。第１図は本発明の一実施例であり，トリメチルガリウム（TMGa），トリメチルアルミニウム（TMAl）とアルシン（AsH3）を用いたGaAsおよびGaAlAsのMOCVD装置の一例の断面図である。・・・原料ガス導入口（３）からTMGaとTMAlおよびAsH3がキャリアガスと共に送られ，高周波コイル（８）によって基板は加熱され，熱分解反応によりGaAsあるいはGaAlAsが基板上に析出する。この時，すでに述べたように反応管内壁にはGaAs，GaAlAs，As等からなる付着物（７）が付着する。
次にこの付着物（７）を取り除くには，基板取出口（２）より基板を取出した後，反応管加熱用発熱体（９）（１０）を図に示した位置に置き，これを基板加熱に用いたのと同じ高周波コイル（８）で加熱しつつ反応管内に塩化水素ガスを流せばよい。」（２頁左下欄８行ないし右下欄９行）
以上の記載によると，刊行物２には，「Ⅲ－Ⅴ族化合物であるGaAs又はGaAlAsの半導体結晶（ガリウムヒ素系化合物半導体）の成長方法において，反応容器内に塩化水素ガスを流し，反応容器内壁を気相エッチングすることにより該内壁に付着したGaAs，GaAlAs，As等からなる付着物を取り除くこと」が記載されていると認められる。
(3)　そこで，刊行物１記載の発明に刊行物２に記載されていると認められる上記の発明を適用することが容易であるか否かについて検討する。ア　審決は，「刊行物２には，「反応容器内壁一面に付着したⅢ－Ⅴ族化合物の微少な粉末が基板上に落下すると表面状態を悪くするので，加熱しつつ反応管内に塩化水素ガスを流すことにより完全に気相エッチングによって取り除く」旨記されており，前記「塩化水素ガス」は，「ハロゲン化水素からなる群から選ばれた少なくとも１種のガス」である点，及び，刊行物２記載の発明も，刊行物１記載の発明もともに３－５族化合物半導体結晶の成長方法である点は，当該記載より明らかである。」として，刊行物１記載の発明に刊行物２に記載されていると認められる発明を適用して本願発明１を構成することに格別な阻害要件も認められないとする。イ　ところで，刊行物１に記載されたⅢ－Ⅴ族化合物半導体結晶は，Ⅲ族元素として少なくともGa，Ⅴ族元素として少なくともNを含有するⅢ－Ⅴ族化合物半導体結晶，すなわち窒化ガリウム系化合物半導体結晶であるのに対し，刊行物２に記載されたⅢ－Ⅴ族化合物半導体結晶は，ガリウムヒ素系化合物であるGaAs又はGaAlAsの半導体結晶であって，刊行物２には窒化ガリウム系化合物半導体結晶についての記載はない。
Ⅲ族元素（B，Ga，Al，In）とⅤ族元素（N，P，As，Sb等）を含有する化合物であるⅢ－Ⅴ族化合物からなる半導体化合物には，多種の化合物が知られているところ（このことは，例えば，株式会社サイエンスフォーラム発行の「最新化合物半導体ハンドブック」（甲９）１１０頁左欄第４段落，右欄表－２，共立出版株式会社発行の「薄膜作製ハンドブック」（乙２）２７０頁表２．５上欄の各記載から明らかである。），化学物質の性質（質的な性質，量的な性質，物理的な性質，化学的な性質など）は，一般的に，元素の種類が違えば同族の元素単体であっても異なることが多く，化合物となった場合にはさらに同じ族でも異なっていることが多いのであって，このことは広く知られているところである。


そして，窒化ガリウム系化合物とガリウムヒ素系化合物の酸に対する反応についてみるのに，ガリウムヒ素系化合物については，刊行物２に，前記(2)のとおり，「Ⅲ－Ⅴ族化合物であるGaAs又はGaAlAsの半導体結晶（ガリウムヒ素系化合物半導体）の成長方法において，反応容器内に塩化水素ガスを流し，反応容器内壁を気相エッチングすることにより該内壁に付着したGaAs，GaAlAs，As等からなる付着物を取り除くこと」が記載されているのに対し，窒化ガリウム系化合物については，例えば，共立出版発行の「化学大辞典５」縮刷版（甲７）の窒化ガリウムの項に「酸にはきわめて安定で，濃硫酸と熱時ゆっくり反応するだけである」と記載され，CHEMICALABSTRACTSSERVICE発行の「CHEMICAL   ABSTRACTSVol.71,No10,1969.9.8」（甲８）に「GaNは，concd.H2SO4，HClあるいはHNO3の作用をほとんど受けない」と記載されているから，これらの記載によれば，両者は酸に対する反応が相違することがうかがわれる。
ウ　審決は，上記アのとおり，「刊行物２記載の発明も，刊行物１記載の発明もともに３－５族化合物半導体結晶の成長方法である」として，刊行物１記載の発明に刊行物２に記載された発明を適用して本願発明１を構成することに格別な阻害要件も認められないとしたが，その際，窒化ガリウム系化合物とガリウムヒ素系化合物の酸に対する反応の相違について，何ら検討していないし，本訴においても，この相違を架橋するに足りる技術的要因を認めるべき主要，立証はない。すなわち，刊行物２のガリウムヒ素系化合物を例示とするⅢ－Ⅴ族化合物に関する知見を一般化して窒化ガリウム系化合物に適用することができるというような技術常識があることは格別うかがえないから，刊行物２記載の発明も，刊行物１記載の発明も，共にⅢ－Ⅴ族化合物半導体結晶の成長方法であるということのみを根拠として，刊行物１記載の発明に刊行物２に記載の発明を適用することの容易性について判断した審決は，当該技術分野における一般的な技術常識に基づくものであるとはいえず，したがって，審決の判断には誤りがあるといわざるを得ない。
(4)　被告の主張について
ア　被告は，本願出願前，Ⅲ－Ⅴ族化合物の気相成長において，窒化ガリウム系化合物半導体結晶は周知であったから，刊行物２にも，実質的に，窒化ガリウム系化合物が記載されているということができるし，また，刊行物２は，窒化ガリウム系化合物の気相成長の際にも，塩化水素ガスを流せばよいことを示唆していると主張する。
確かに，刊行物２にはⅢ－Ⅴ族化合物半導体結晶の成長方法が記載されており，また，窒化ガリウム系化合物は，Ⅲ－Ⅴ族化合物の一つである（このことは，原告も争わない。）。しかし，前記のとおり，化学物質の性質は，元素の種類が違えば同族の元素単体であっても異なることが多く，化合物となった場合にはさらに同じ族でも異なっていることが多いのであって，現に窒化ガリウム系化合物とガリウムヒ素系化合物とでは，酸に対する反応が相違することが認められるのである。そして，刊行物２のガリウムヒ素系化合物を例示とするⅢ－Ⅴ族化合物に関する知見を一般化して窒化ガリウム系化合物に適用することができるというような技術常識があることは格別うかがえないから，窒化ガリウム系化合物も，ガリウムヒ素系化合物も共にⅢ－Ⅴ族化合物であるとしても，刊行物２に，窒化ガリウム系化合物について実質的に記載されているということはできず，また，刊行物２が，窒化ガリウム系化合物の気相成長の際，反応容器内壁の付着物を取り除くためには塩化水素ガスを流せばよいことを示唆しているということもできない。被告の上記主張は採用することができない。
イ　また，被告は，甲７，８は，気体状態における窒化ガリウムの酸に対する反応についてまでは言及していないし，乙７ないし１１の記載によれば，窒化ガリウムが酸に対し不活性であるとしても，このことが刊行物２記載の発明を適用することの阻害要因となるものではないと主張する。
しかし，甲７，甲８が液体状態における窒化ガリウムの酸に関する知見であり，また，例えば，乙９によれば，HF（フッ化水素）が液体状態と気体状態とでその性質を大きく異にすることが認められるとしても，このことから，窒化ガリウムが，気体状態において酸に反応すると認めることはできない。そして，気体状態において，ガリウムヒ素系化合物と窒化ガリウム系化合物とが酸に対し同様の性質をもつものであり，かつ，このことが当業者の技術常識であると認めるに足りる証拠はないし，被告が本訴において提出した乙７ないし１１によっても，本願出願当時において，刊行物２に記載された技術を刊行物１記載の発明に阻害要因がなく適用できることを裏付けるような技術常識の存在を認めることはできない。そうであれば，Ⅲ－Ⅴ族化合物の溶解性，分解性等の反応が，酸の状態，すなわち，熱の加わり方，液体か気体かなどによって，変わるものであるとしても，窒化ガリウムが酸に対し不活性であるということは，通常，刊行物１の発明に刊行物２記載の発明を適用することの阻害要因となるといわなければならない。したがって，被告の上記主張は採用することができない。２　以上によれば，刊行物１記載の発明に刊行物２記載の発明を適用することの容易性についての審決の判断には誤りがあり，かつ，この誤りは審決の結論に影響を及ぼすものであると認められるから，原告の主張する取消事由１は理由がある。したがって，その余の取消事由について判断するまでもなく，審決は取り消されるべきである。
東京高等裁判所知的財産第４部
裁判長裁判官　　　　　塚　　原　　朋　　一
裁判官　　　　　塩　　月　　秀　　平
裁判官　　　　　髙　　野　　輝　　久


主　　　　　　　　文
被告人を懲役３年に処する。
この裁判確定の日から５年間その刑の執行を猶予する。訴訟費用は被告人の負担とする。
理　　　　　　　　由
（犯行に至る経緯）
被告人は，昭和１６年に夫Ｂと婚姻し，同人との間に５人の子供をもうけた。Ａは，その末子（三男）であるが，生来の知的障害があり，小学校３年生ころから，徐々に授業に付いていけなくなり，ホルモン異常から成長が早く，運動能力が低いことなども相まって，周囲の者からいじめられるようになった。被告人は，そのようなＡのために通学に付き添ったり，大学病院に連れて行って受診させるなどした。被告人は，世話がやけるＡを他の子以上に可愛がり，養育してきた。Ａは，中学生になると完全に授業に付いていけなくなり，中学校卒業後は大阪府内の工場に勤めたが，体が大きいことなどからいじめを受け，約１年ほどで退職した。その後，被告人が実妹に依頼し，同女の夫が経営する東京都内の鉄工所で約８年間勤務し，工場で怪我をしたことから再び大阪府寝屋川市に戻って，被告人とＢ及びＡの３人で生活するようになってからは，知的障害者等が簡単な仕事を行う福祉作業所に通うようになった。その後，Ａは，３０歳ころになると，自分が有する知的障害や体が大きいという身体的特徴から来る劣等感から，次第にふさぎ込むなど情緒不安定になり，突然大声を出したり，意味の分からない発言をしたりするようになった。そのような奇矯な行動を心配した被告人が，Ａに病院の診察を受けさせたところ，Ａは，精神科に入院することになり，退院後も，Ａは，作業所に通いながら，定期的に精神科に通院し，精神状態が悪化すると入院するという生活を繰り返すようになった。その後，平成４年７月にＢが死亡し，被告人とＡの２人暮らしになると，Ａの精神状態が悪い日が多くなり，作業所に行かない日が増え始め，平成６年１２月に大阪府寝屋川市ａ町ｂ番ｃ号に転居した後も，Ａの精神状態は不安定で，家で怒鳴ったり，物に当たりちらしたりすることが多くなり，平成１０年ころからは，徐々に被告人の言うことを聞き入れなくなり，昼夜を問わず徘徊したり，戸外で大声を出して近所から苦情を受けることが多くなり，家で暴れて手が付けられずに警察に通報せざるを得なくなることもあって，被告人の心労は増していった。そして，平成１３年になると，それまでは精神状態が良いときには通っていた作業所にも行かなくなり，家でテレビを見たり，当てもなく外出したりして過ごすようになったほか，雨の日に自宅ベランダで全裸で長時間雨に打たれるといった奇妙な振る舞いをするようになり，精神病院への入退院を繰り返したが，入院や知的障害者施設に入居することを嫌がり，長続きはしなかった。また，このころから，被告人に対し性的な言葉を発したり，入浴中の風呂場をのぞき見るなど，性的な関心を示し，被告人は困惑を深めた。このように，平成１３年以降，被告人は，精神状態が悪化したＡの面倒を看ることに限界を感じつつあったものの，そのことを誰にも伝えず，一人で何とかしようと努力を重ねていたが，自分が死んだ場合，その後はＡがいったいどのように生きて行けるのかと思い，悩むようになった。
そして，平成１５年３月１９日，Ａは，数日前から精神状態が不安定で，精神安定剤を服用させてもあまり効果がなく，徐々にその状態が悪化していく状況にあった。被告人は，Ａに昼食を摂らせたが，同人には食後すぐに外出したがる傾向があることから，今の精神状態で外出するとまた近所の人に迷惑をかけると思い，精神安定剤を服用させたところ，Ａは，被告人方八畳間で眠り始めた。その後，しばらくしてＡは目を覚ましたが，被告人は，Ａに外出されては困ると思い，医師からＡが暴れた際に飲ませるようにということで処方されていた睡眠導入剤を服用させたところ，同人は再び眠り始めた。
（犯罪事実）
被告人は，睡眠導入剤の影響で眠っているＡ（５１歳）を見て，同人が数日前からたびたび家で暴れており，再び起きて暴れ出しても止めることができないことや，被告人の余命が長くなく，自分の死後，Ａが一人では生きて行けず，また，他の子供に面倒を看させることもできないなどと思い悩み，Ａを殺して自分も死のうと決意し，平成１５年３月１９日午後４時３０分ころ，大阪府寝屋川市ａ町ｂ番ｃ号の当時の被告人方１階八畳間において，殺意をもって，睡眠導入剤の影響で熟睡中のＡに対し，ビニールひもの一端を同所１階トイレのドアノブに巻き付けた上，その他端を前記八畳間まで延ばして，同人の頸部に巻き付け，体重をかけて同ひもを引っ張って，同人の首を締め付け，よって，そのころ，同所において，同人を窒息により死亡させて殺害した。
（法令の適用）
罰　　　　　　条　　平成１６年法律第１５６号による改正前の刑法１９９条（刑の長期は同法１２条１項）（裁判時において，その改正後の刑法１９９条（刑の長期は同法１２条１項）に該当するが，刑法６条，１０条により軽い行為時法の刑による）
刑種選択　　有期懲役刑を選択
執行猶予　　刑法２５条１項
訴訟費用の負担　　刑訴法１８１条１項本文（被告人には，住居及び年金収入等があり，負担する資力が認められる。）
（量刑事情）


平成１１年（行ケ）第３３３号審決取消請求事件（平成１２年２月１４日口頭弁論終結）
判　　　　　決
原　　　　　　告　　　有限会社グッド・エンタープライズ
代表者代表取締役　　　Ａ
訴訟代理人弁護士　　　飯塚      　孝
同　　　　　　　　　　荒木    理江
同　　　　弁理士      Ｂ
被　　　　　　告　　　特許庁長官　Ｃ
指定代理人　     　　Ｄ
同　　　　　　　　　　Ｅ
被告補助参加人　　　　ザ　ポロ／ローレン　カンパニー　リミテッド
パートナーシップ
代表者　　　          Ｆ
訴訟代理人弁理士　　　Ｇ
同　　　　　　　　　　Ｈ
同　　　　　　　　　　Ｉ
主　　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた判決
１　原告
特許庁が、平成６年審判第４８６４号事件について、平成１１年８月９日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は、平成３年５月３０日、別添審決書写し別紙(1)記載の構成よりなる商標（以下「本願商標」という。）につき、指定商品を平成３年政令第２９９号による改正前の商標法施行令別表による第１７類「被服（運動用特殊被服を除く。）、布製身回品（他の類に属するものを除く。）、寝具類（寝台を除く。）」として商標登録出願をした（商願平３ー５６１１９号）が、平成６年２月１８日に拒絶査定を受けたので、同年３月１５日、これに対する不服の審判請求をした。特許庁は、同審判請求を平成６年審判第４８６４号事件として審理したうえ、平成１１年８月９日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は、同年９月８日、原告に送達された。
２　審決の理由
審決は、別添審決書写し記載のとおり、同審決書写し別紙(2)記載の構成よりなる商標（以下「引用商標」という。）が、Ｊのデザインに係る被服類及び眼鏡製品に使用するものとして遅くとも本願出願前までにはわが国において取引者・需要者間に広く認識され、周知・著名な商標に至っていたものと認められ、その状態は現在においても継続しているところ、本願商標は、外観的に見た場合、引用商標と主たる構成要素において共通にするものであるから、これをその指定商品である被服等に使用した場合には、同商品について周知・著名な引用商標を想起ないしは連想するときが少なくなく、該商品がＪ又は同人と組織的若しくは経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、出所の混同を生じるおそれがあるから、本願商標が商標法４条１項１５号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消すべき限りでないとした。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
１　審決は、本願商標をその指定商品である被服等に使用した場合に、出所の混同を生じるおそれがあるものと誤って判断した結果、本願商標が商標法４条１項１５号に該当するとの誤った結論に至ったものであるから、違法として取り消されなければならない。
２　取消事由（１５号該当判断の誤り）
(1)　引用商標は、顔も馬体も左向きの馬にまたがったポロプレーヤーが右に身体を立ち上げている状態の図形のみからなる構成の商標であるが、「ポロ」は、４人１組で行う馬上球技の名称として広く知られているものであり、また、審決が、引用商標の周知・著名性の認定（審決書４頁６行～７頁１７行）において掲記した各刊行物に記載された商標は、「POLO」、「POLOBYRALPH   LAUREN」、「ポロ・ラルフローレン」等の文字からなる構成であって、引用商標ではないか、あるいは引用商標に係る図形とともに「POLO」、「POLOBYRALPH   LAUREN」等の文字が用いられた構成よりなるものである。
そうすると、馬にまたがり、ポロ競技をしている競技者の図形が、直ちに、ラルフ・ローレンの著名な商標であるということはできない。(2)　本願商標は、馬体が右向き、顔が左向きとなった馬にまたがったポロプレーヤーが、下に屈み、今にもボールをヒットしようとしている状態の図形からなる構成の商標であって、上記のとおり、顔も馬体も左向きの馬にまたがったポロプレーヤーが右に身体を立ち上げている状態の図形のみからなる構成の引用商標と構成を異にするものであるところ、様々な状態の、馬にまたがりポロ競技をしている競技者の図形を有してなる商標について設定登録がされていること（甲第６号証の１～３６）からも明らかなように、過去の特許庁の実務における、ポロプレーヤーの図形における外観上の差異についての審査の基準の範囲は極めて狭いものであったのであり、本願商標について、これを指定商品に使用したとしても、ラルフ・ローレンと何らかの関係を有する商品であるかのように出所の混同を生じるおそれはない。
なお、商標の登録出願に対し、商標法４条１項１５号に該当するとして拒絶査定をする場合には、出願に係る商標が、査定時（審決時）のみならず、出願時においても同号に該当しなければならないのである（同条３項）から、本願商標が同条１項１５号に該当するとした審決は、過去の実務例に反するものであり、その判断は誤りというべきである。
第４　被告の反論の要点
１　審決の認定・判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。
２　取消事由（１５号該当判断の誤り）について


(1)　昭和５３年７月２０日発行の「男の一流品大図鑑」（乙第１号証）、昭和５８年９月２８日発行の「舶来ブランド事典’８４ザ・ブランド」（乙第２号証）、昭和５５年４月１５日発行の「海外ファッション・ブランド総覧１９８０年版」（乙第３号証）、昭和５７年１月１０日発行の「月刊アパレルファッション２月号別冊海外ファッション・ブランド総覧」（乙第４号証）、昭和６３年１０月２９日付日経流通新聞（乙第５号証）等の刊行物によれば、審決が認定したとおり、米国在住のデザイナーであるＪが、１９６７年に幅広ネクタイをデザインして注目され、１９６８年にポロ・ファッションズ社を設立して、ネクタイ、シャツ、セーター、靴、かばん等のデザインをはじめ、トータルな展開を図ってきたこと、同人は、１９７１年には婦人服デザインに進出し、また、１９７０年と１９７３年に「コティ賞」を受賞したほか、数々の賞を受賞し、１９７４年には映画「華麗なるギャツビー」の主演俳優Ｋの衣装デザインを担当して、米国を代表するデザイナーとしての地位を確立したこと、その頃から、同人の名はわが国服飾業界にも広く知られるようになり、そのデザインに係る１群の商品には、横長四角形中に記載された「Polo」の文字とともに「byRalphLauren」の文字及び引用商標の各標章が用いられ、これらは「ポロ」の略称でも呼ばれていること、わが国では、昭和５１年に西武百貨店が、ポロ・ファッションズ社から使用許諾を受けて、昭和５２年よりＪのデザインに係る紳士服、紳士靴、サングラス等の、昭和５３年から婦人服の輸入販売を開始したことが認められる。
また、Ｊのデザインに係る紳士服、紳士用品が、前掲「男の一流品大図鑑」（乙第１号証）、「舶来ブランド事典’８４ザ・ブランド」（乙第２号証）のほか、昭和５５年１１月２０日発行の「男の一流品大図鑑’８１年版」（乙第６号証）、昭和５５年１１月１５日第二刷発行の「世界の一流品大図鑑’８０年版」（乙第７号証）、昭和５６年６月２０日第二刷発行の「世界の一流品大図鑑’８１年版」（乙第８号証）、昭和５３年９月２０日発行の「別冊チャネラー　ファッション・ブランド年鑑’８０年版」（乙第９号証）、昭和６０年５月２５日発行の「流行ブランド図鑑」（乙第１０号証）等の刊行物において、「POLO」、「ポロ」、「Polo」、「ポロ（アメリカ）」等の表題の下に紹介されていることも、審決の認定したとおりである。
そして、これらの事実に基づけば、引用商標が被服類等において、本願出願前に周知・著名な商標であったことは明らかであるところ、本願商標と引用商標とは、ともに馬にまたがりポロ競技をしている競技者を描いたものであるから、本願商標を指定商品に使用するときは、引用商標を想起ないし連想することが少なくなく、出所の混同のおそれがあるものであり、本願商標が商標法４条１項１５号に該当するとした審決の認定判断に誤りはない。
(2)　原告は、様々な状態の、馬にまたがりポロ競技をしている競技者の図形を有してなる商標について設定登録がされていると主張するが、それらの先登録例は、引用商標との関係のみでいえば、引用商標が周知・著名性を獲得した時期と、これらの先登録例に係る登録出願時期との関係で、当該各先登録商標が商標法４条１項１５号に該当するかどうかが、個別、具体的に判断されたものであり、これら先登録例が存在することのみによって、本願商標が同号に該当することを否定することはできず、また、本願商標についての同号該当性の判断が先登録例に拘束されるものでもない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由（１５号該当判断の誤り）について
(1)　審決の挙示する昭和５３年７月２０日発行の「男の一流品大図鑑」（乙第１号証）、昭和５８年９月２８日発行の「舶来ブランド事典’８４ザ・ブランド」（乙第２号証）、昭和５５年４月１５日発行の「海外ファッション・ブランド総覧１９８０年版」（乙第３号証）、昭和５９年９月２５日発行の「ライセンス・ビジネスの多角的戦略’８５」（乙第１７号証）、昭和６３年１０月２９日付日経流通新聞（乙第５号証）のほか、昭和５７年１月１０日発行の「月刊アパレルファッション２月号別冊海外ファッション・ブランド総覧」（乙第４号証）の各記載及び弁論の全趣旨によれば、「アメリカ合衆国在住のデザイナーであるＪは１９６７年に幅広ネクタイをデザインして注目され、翌１９６８年にポロ・ファッションズ社・・・を設立、ネクタイ、シャツ、セーター、靴、カバンなどのデザインをはじめ、トータルな展開を図ってきた。１９７１年には婦人服デザインにも進出し、『コティ賞』を１９７０年と１９７３年の２回受賞したのをはじめ、数々の賞を受賞した。１９７４年に映画『華麗なるギャツビー』の主演俳優Ｋの衣装デザインを担当したことから、アメリカを代表するデザイナーとしての地位を確立した。その頃から、その名前は我が国服飾業界においても知られるようになり、そのデザインに係る一群の商品には、横長四角形中に記載された『Polo』の文字と共に『byRALPHLAUREN』の文字及び『馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形（注、引用商標）』・・・の各商標が用いられ」（審決書４頁１２行～５頁１１行）たこと、「我が国においては西武百貨店が昭和５１年にポロ社（注、ポロ・ファッションズ社）から使用許諾を受け同５２年からＪのデザインに係る紳士服、紳士靴、サングラス等の、同５３年から婦人服の輸入、製造、販売を開始したこと」（同５頁１９行～６頁４行）が認められる。


平成１５年（行ケ）第１０４号　特許取消決定取消請求事件（平成１５年１２月１０日口頭弁論終結）
判　　　　　　　　　　　決
原　　　　　　告　　グラクソ・グループ・リミテッド
訴訟代理人弁護士　　　吉　武　賢　次
同　　　　　　　　　　宮　嶋　　　学
同　　　　弁理士　　　中　村　行　孝
同　　　　　　　　　　紺　野　昭　男
同　　　　　　　　　　横　田　修　孝
被　　　　　　告　　　特許庁長官　今　井　康　夫
指定代理人　　　　　　谷　口　浩　行
同　　　　　　　　　　一　色　由美子
同　　　　　　　　　　伊　藤　三　男
主　　　　　　　　　　　文
特許庁が異議２０００－７２６７３号事件について平成１４年１１月７日にした決定のうち，特許第３０２０７５７号の請求項８に係る特許を取り消すとの部分を取り消す。
原告のその余の請求を棄却する。
訴訟費用は，これを９分し，その１を被告の負担とし，その余を原告の負担とする。
原告のために，この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１　請求
特許庁が異議２０００－７２６７３号事件について平成１４年１１月７日にした決定を取り消す。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「タキキニン拮抗体の医学的新規用途」とする特許第３０２０７５７号発明（平成４年９月１８日出願〔優先権主張１９９１年（平成３年）９月２０日（以下「本件優先日」という。），１９９２年（平成４年）２月１１日，同年２月２７日・英国〕，平成１２年１月１４日設定登録，以下，この特許を「本件特許」という。）の特許権者である。
本件特許につき，特許異議の申立てがされ，同申立ては，異議２０００－７２６７３号事件として特許庁に係属したところ，原告は，平成１３年９月１０日，願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載の訂正（以下「本件訂正」という。）を請求した。特許庁は，上記事件につき審理した結果，平成１４年１１月７日，「訂正を認める。特許第３０２０７５７号の請求項１ないし９に係る特許を取り消す。」との決定（以下「本件決定」という。）をし，その謄本は，同月２２日，原告に送達された。
２　本件特許出願の願書に添付した明細書（本件訂正に係るもの。以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の記載
【請求項１】タキキニン拮抗体を有効成分としてなり，該タキキニン拮抗体がＮＫ１受容体拮抗体である，嘔吐治療剤。
【請求項２】嘔吐が，癌化学治療剤，放射線宿酔，放射線療法，毒物，毒素，妊娠，前庭障害，術後症，胃腸障害，胃腸運動低下，内臓痛，偏頭痛，頭蓋間圧上昇，頭蓋間圧下降またはオピオイド鎮痛薬により惹起されるものである，請求項１に記載の治療剤。
【請求項３】嘔吐が癌化学治療剤により惹起されるものである，請求項２に記載の治療剤。
【請求項４】嘔吐がシスプラチンまたはシクロフオスファミドにより惹起されるものである，請求項３に記載の治療剤。
【請求項５】嘔吐がモルヒネ，吐根または硫酸銅により惹起されるものである，請求項１または２に記載の治療剤。
【請求項６】タキキニン括抗体が下記の式Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ，Ｖ’またはＷで表される化合物，またはその薬学的に許容される塩である，請求項１～５のいずれか一項記載の治療剤。
【化１】）
（ここで，Ａｒはチエニル，フェニル，フルオロフェニル，クロロフェニルまたはブロモフェニルを表し；Ｒは水素または炭素原子を１から４個含むアルキルを表し；Ｒ１は炭素原子を５から７個含むシクロアルキル，ノルボルニル，ピロリル，２，３－ジヒドロベンゾフラニル，チエニル，アルコキシ部分に炭素原子を１から３個含むアルコキシチエニル，ピリジル，ヒドロキシピリジル，キノリニル，インドリル，ナフチル，アルコキシ部分に炭素原子を１から３個含むアルコキシナフチル，ビフェニル２，３－メチレンジオキシフェニル，またはフェニル基であって，シアノ，ニトロ，アミノ，アルキル部分に炭素原子を１から３個含むＮ－モノアルキルアミノ，フッ素，塩素，臭素，トリフルオロメチル，炭素原子を１から３個含むアルキル，炭素原子を１から３個含むアルコキシ，アリルオキシ，ヒドロキシ，カルボキシ，アルコキシ部分に炭素原子を１から３個含むアルコキシカルボニルベンジルオキシ，カルボキサミド，またはアルキル部分に炭素原子を１から３個含むＮ，Ｎ－ジアルキルカルボキサミドから選択される二つ迄の置換基により置換されていてもよいフェニルを表し；Ｒ１１は炭素原子を３または４個含む枝分かれ鎖アルキル，炭素原子を５または６個含む枝分かれ鎖アルケニル，炭素原子を５から７個含むシクロアルキル，フリル，チエニル，ピリジル，インドリル，ビフェニル，またはフェニルであってフッ素，塩素，臭素，トリフルオロメチル，炭素原子を１から３個含むアルキル，炭素原子を１から３個含むアルコキシ，カルボキシ，アルコキシ部分に炭素原子を１から３個含むアルコキシカルボニルまたはベンジルオキシカルボニルから選択される二つ迄の置換基により置換されていてもよいフェニルを表す。但しＲ１が未置換フェニル，ピロリルまたはチエニルを表し，Ａｒがチエニル以外の基をあらわすとき，Ｒ


１１は常に未置換フェニル，フルオ
ロフェニル，クロロフェニル，ブロモフェニルまたはアルキルフェニル以外の基を表す。）
【化２】
（ここで，Ｒ１は水素または（Ｃ１－Ｃ６）アルキルを表し；Ｒ２はフェニル，ピリジル，チエニルまたはフリルを表し，このＲ２は，（Ｃ１－Ｃ４）アルキル，（Ｃ１－Ｃ４）アルコキシ，クロロ，フルオロ，ブロモ，ヨードおよびトリフルオロメチルから独立して選択される１個から３個の置換基によって置換されていてもよい；Ｒ３はフェニル，ナフチル，ピリジル，チエニルまたはフリルを表し，このＲ３は，（Ｃ１－Ｃ４）アルキル，（Ｃ１－Ｃ４）アルコキシ，クロロ，フルオロ，ブロモ，ヨードおよびトリフルオロメチルから独立して選択される１個から３個の置換基によって置換されていてもよい。）
【化３】
（ここで，Ｙは（ＣＨ２）ｍ（ｍは１から３の整数），または下記の式で表される基，
【化４】
Ｐは０または１の整数であり；
Ｚは酸素，硫黄，アミノ，Ｎ－（Ｃ１－Ｃ３）アルキルアミノまたは－（ＣＨ２）ｎ－（ｎは０，１または２）；
Ａｒはチエニル，フェニル，フルオロフェニル，クロロフェニルまたはブロモ
フェニルであり；Ｒ
１は炭素原子を５から７個含むシクロアルキル，ピロリル，チエニル，ピリジル，フェニルまたは置換フェニルであり，ここで置換フェニルはフッ素，塩素，臭素，トリフルオロメチル，炭素原子を１から３個含むアルキル，炭素原子を１から３個含むアルコキシ，カルボキシ，アルコキシ部分に炭素原子を１から３個含むアルコキシカルボニル，およびベンジルオキシカルボニルから選ばれる
１から３個の置換基により置換されている；
Ｒ２はフリル，チエニル，ピリジル，インドリル，ビフェニル，フェニルまたは置換フェニルであり，ここで置換フェニルはフッ素，塩素，臭素，トリフルオロメチル，炭素原子を１から３個含むアルキル，炭素原子を１から３個含むアルコキシ，カルボキシ，アルコキシ部分に炭素原子を１から３個含むアルコキシカルボニル，およびベンジルオキシカルボニルから選ばれる１または２個の置換基により置換されている。）
【化５】
（ここで，Ｘは０から４の整数；
Ｙは０から４の整数；
Ｚは０から６の整数；
（ＣＨ２）ｚを含む環は０から３個の二重結合を含んでいてもよく，（ＣＨ２）ｚの炭素のうちの１個が酸素，硫黄または窒素で置換されていてもよい；ｍは０から１２の整数で，（ＣＨ２）ｍの炭素－炭素単結合のうちのいずれかが炭素－炭素二重結合または三重結合により置換されていてもよく，また（ＣＨ２）ｍのいずれかの炭素原子がＲ８により置換されていてもよい；Ｒ１は水素，またはヒドロキシ，アルコキシまたはフルオロで置換されていても
よい（Ｃ１－Ｃ６）アルキル；
Ｒ２は水素，直鎖または枝分かれ鎖（Ｃ１－Ｃ６）アルキル，炭素原子のうち１個が窒素，酸素または硫黄により置換されていてもよい（Ｃ３－Ｃ７）シクロアルキル；フェニルおよびナフチルから選ばれるアリール；インダニル，チエニル，フリル，ピリジル，チアゾリル，イソチアゾリル，オキサゾリル，イソキサゾリル，トリアゾリル，テトラゾリルおよびキノリルから選ばれるヘテロアリール；フェニル（Ｃ２－Ｃ６）アルキル，ベンズヒドリルおよびベンジルから選択されるものであって，ここでアリールおよびヘテロアリール基，並びにベンジル，フェニル（Ｃ２－Ｃ６）アルキルおよびベンズヒドリル基のフェニル部分は，ハロ，ニトロ，（Ｃ１－Ｃ６）アルキル，（Ｃ１－Ｃ６）アルコキシ，トリフルオロメチル，アミノ，（Ｃ１－Ｃ６）アルキルアミノ，（Ｃ１－Ｃ６）アルキル－Ｏ－Ｃ（Ｏ），（Ｃ１－Ｃ６）アルキル－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－（Ｃ１－Ｃ６）アルキル，（Ｃ１－Ｃ６）アルキル－ＣＯ２－，（Ｃ１－Ｃ６）アルキル－Ｃ（Ｏ）－（Ｃ１－Ｃ６）アルキル－Ｏ－，（Ｃ１－Ｃ６）アルキル－Ｃ（Ｏ）－，（Ｃ１－Ｃ６）アルキル－Ｃ（Ｏ）－（Ｃ１－Ｃ６）アル
キル－，ジ－（Ｃ１－Ｃ６）アルキルアミ
ノ，－ＣＯＮＨ－（Ｃ１－Ｃ６）アルキル，（Ｃ１－Ｃ６）アルキル－ＣＯＮＨ－（Ｃ１－Ｃ６）アルキル，－ＮＨＣ（Ｏ）Ｈおよび－ＮＨＣ（Ｏ）（Ｃ１－Ｃ６）アルキルから独立して選ばれる１個またはそれ以上の置換基により置換されていても
よい；
Ｒ５は水素または（Ｃ１－Ｃ６）アルキル；
或いはＲ２およびＲ５は，それらに結合している炭素と共に，炭素原子を３から７個もつ飽和炭素環式環を形成する，ここでこれらの炭素原子のうち１個は，酸
素，窒素または硫黄により置換されていてもよい；
Ｒ３はフェニルおよびナフチルから選ばれるアリール；インダニル，チエニル，フリル，ピリジル，チアゾリル，イソチアゾリル，オキサゾリル，イソキサゾリル，トリアゾリル，テトラゾリルおよびキノリルから選ばれるヘテロアリール；または炭素原子を３から７個もつシクロアルキルであって，ここでこれらの炭素原子のうち１個は窒素，酸素または硫黄により置換されていてもよく；アリールおよびヘテロアリール基は１個または２個の置換基により置換されていてもよい，また（Ｃ３－Ｃ７）シクロアルキルは１個または２個の置換基により置換されていてもよい，ここで置換基とはハロ，ニトロ，（Ｃ１－Ｃ６）アルキル，（Ｃ１－Ｃ６）アルコキシ，トリフルオロメチル，アミノ，フェニル，（Ｃ１－Ｃ６）アルキルアミノ，－ＣＯＮＨ－（Ｃ１－Ｃ６）アルキル，（Ｃ１－Ｃ６）アルキル－ＣＯＮＨ－（Ｃ１－Ｃ６）アルキル，－ＮＨＣ（Ｏ）Ｈおよび－ＮＨＣ（Ｏ）－（Ｃ１－Ｃ６）アルキル
から独立して選ばれるものである；
Ｒ４は有効な結合部位をもつ窒素含有環のいずれの原子と結合していてよく，Ｒ７は有効な結合部位をもつ（ＣＨ２）ｚ含有環のいずれの原子と結合していてよい；
Ｒ４，Ｒ


６，Ｒ７およびＲ８は水素，ヒドロキシ，ハロ，アミノ，カルボキシ，カルボキシアルキル，（Ｃ１－Ｃ６）アルキルアミノ，ジ（Ｃ１－Ｃ６）アルキルアミノ，（Ｃ１－Ｃ６）アルコキシ，（Ｃ１－Ｃ６）アルキル－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－，（Ｃ１－Ｃ６）アルキル－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－（Ｃ１－Ｃ６）アルキル，（Ｃ１－Ｃ６）アルキル－ＣＯ２，（Ｃ１－Ｃ６）アルキル－Ｃ（Ｏ）－（Ｃ１－Ｃ６）アルキル－Ｏ－（Ｃ１－Ｃ６）アルキル－Ｃ（Ｏ）－，（Ｃ１－Ｃ６）アルキル－Ｃ（Ｏ）－（Ｃ１－Ｃ６）ア
ルキル－，およびＲ
２の定義中に述べられているラジカルからそれぞれ独立して選ばれるものである。但し（ａ）ｍが０のときＲ８は存在しない，（ｂ）Ｒ４，Ｒ６，Ｒ７お
よびＲ
８のいずれも，それらに結合している炭素と共にＲ５を有する環を形成しない，また（ｃ）Ｒ４およびＲ７は同一の炭素原子とは結合しない。）【化６】
（ここで，Ｑは置換されていてもよいアザビサイクリック環系残基；Ｘはオキサまたはチアを表す；
ＹはＨまたはヒドロキシを表す；
Ｒ１およびＲ
２はそれぞれ独立してフェニルまたはチエニルを表し，いずれの基もハロまたはトリフルオロメチルで置換されていてもよい；
Ｒ３，Ｒ
４およびＲ５はそれぞれ独立してＨ，Ｃ１－６アルキル，Ｃ２－６アルケニル，Ｃ２－６アルキニル，ハロ，シアノ，ニトロ，トリフルオロメチル，トリメチルシリル，－ＯＲａ，ＳＣＨ３，ＳＯＣＨ３，ＳＯ２ＣＨ３，－ＮＲａＲｂ，ＮＲａＣＯＲｂ，ＮＲａＣＯ２Ｒｂ，－ＣＯ２Ｒａまたは－ＣＯＮＲａＲｂを表す；
ＲａおよびＲ
ｂはそれぞれ独立してＨ，Ｃ１－６アルキル，フェニルまたはトリフルオロメチルを表す。）
【化７】
（ここで，Ｙは（ＣＨ２）ｎ（ｎは１から４の整数を表し，（ＣＨ２）ｎ中のいずれかの炭素－炭素単結合が炭素－炭素二重結合により置換されていてもよく，（ＣＨ２）ｎ中のいずれかの炭素原子がＲ
４で置換されていてもよく，また（ＣＨ２）
ｎ中のいずれかの炭素原子がＲ
７で置換されていてもよい。）；
Ｚは（ＣＨ２）ｍ（ｍは０から６の整数を表し，（ＣＨ２）ｍ中のいずれかの炭素－炭素単結合が炭素－炭素二重結合または三重結合により置換されていてもよく，また（ＣＨ２）ｍ中のいずれかの炭素原子がＲ
８で置換されていてもよい。）；
Ｒ１は水素，または，ヒドロキシ，（Ｃ１－Ｃ４）アルコキシまたはフルオロで
置換されていてもよい（Ｃ１－Ｃ８）アルキル；
Ｒ２は水素，直鎖または枝分かれ鎖（Ｃ１－Ｃ６）アルキルおよび（Ｃ３－Ｃ７）シクロアルキル（シクロアルキル中の１個のＣＨ２がＮＨ，酸素または硫黄により置換されていてもよい）から選ばれるラジカル；フェニルおよびナフチルから選ばれるアリール；インダニル，チエニル，フリル，ピリジル，チアゾリル，イソチアゾリル，オキサゾリル，イソキサゾリル，トリアゾリル，テトラゾリルおよびキノリルから選ばれるヘテロアリール；フェニル－（Ｃ２－Ｃ６）－アルキル，ベンズヒドリルおよびベンジルであって，ここでアリールおよびヘテロアリール基，並びにベンジル，フェニル－（Ｃ２－Ｃ６）－アルキルおよびベンズヒドリル基のフェニル部分はハロ，ニトロ，（Ｃ１－Ｃ６）アルキル，（Ｃ１－Ｃ６）アルコキシ，トリフルオロメチル，アミノ，（Ｃ１－Ｃ６）アルキルアミノ，（Ｃ１－Ｃ６）アルキル－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－，（Ｃ１－Ｃ６）アルキル－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－（Ｃ１－Ｃ６）アルキル，（Ｃ１－Ｃ６）アルキル－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－，（Ｃ１－Ｃ６）アルキル－Ｃ（Ｏ）－，（Ｃ１－Ｃ６）アルキル－Ｏ－，（Ｃ１－Ｃ６）アルキル－Ｃ（Ｏ）－，（Ｃ１－Ｃ６）アルキル－Ｃ（Ｏ）－（Ｃ１－Ｃ６）アルキル－，ジ－（Ｃ１－Ｃ６）アルキルアミノ，－ＣＯＮＨ－（Ｃ１－Ｃ６）アルキル，（Ｃ１－Ｃ６）アルキル－ＣＯＮＨ－（Ｃ１－Ｃ６）アルキル，ＮＨＣ（Ｏ）Ｈおよび－ＮＨＣ（Ｏ）－（Ｃ１－Ｃ６）アルキルからそれぞれ独立して選ばれる１個またはそれ以上の置換基により置換されていてもよく，またベンズヒドリルのフェニル部分の一つがナフチル，チエニ
ル，フリルまたはピリジルで置換されていてもよい；


Ｒ５は水素，フェニルまたは（Ｃ１－Ｃ６）アルキル；或いはＲ２とＲ５とが，それらに結合している炭素と共に，炭素原子を３から７個もつ飽和環を形成する，ここでこの環中のＣＨ２基の一つが酸素，ＮＨまたは硫黄で置換されていてもよい；Ｒ３はフェニルおよびナフチルから選ばれるアリール；インダニル，チエニル，フリル，ピリジル，チアゾリル，イソチアゾリル，オキサゾリル，イソキサゾリルおよびトリアゾリルから選ばれるヘテロアリール；テトラゾリルおよびキノリル；および炭素原子を３から７個もつシクロアルキルで，このシクロアルキル中のＣＨ２基の一つはＮＨ，酸素または硫黄で置換されていてもよい；ここでアリールおよびヘテロアリール基は１個またはそれ以上の置換基により置換されていてもよく，（Ｃ３－Ｃ７）シクロアルキルは１個または２個の置換基により置換されていてもよい，ここで置換基とはハロ，ニトロ，（Ｃ１－Ｃ６）アルキル，（Ｃ１－Ｃ６）アルコキシ，トリフルオロメチル，アミノ，（Ｃ１－Ｃ６）アルキルアミノ，－ＣＯＮＨ－（Ｃ１－Ｃ６）アルキル，（Ｃ１－Ｃ６）アルキル－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ－（Ｃ１－Ｃ６）アルキル，－ＮＨＣ（Ｏ）Ｈおよび－ＮＨＣ（Ｏ）－（Ｃ１－Ｃ６）アルキルからそれぞれ独立して選ばれるものである。；
Ｒ４およびＲ
７は，ヒドロキシ，水素，ハロ，アミノ，オキソ，シアノ，メチレン，ヒドロキシメチル，ハロメチル，（Ｃ１－Ｃ６）アルキルアミノ，ジ－（Ｃ１－Ｃ６）アルキルアミノ，（Ｃ１－Ｃ６）アルコキシ，（Ｃ１－Ｃ６）アルキル－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－，（Ｃ１－Ｃ６）アルキル－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－（Ｃ１－Ｃ６）アルキル，（Ｃ１－Ｃ６）アルキル－Ｃ（Ｏ），（Ｃ１－Ｃ６）アルキル－Ｃ（Ｏ）－（Ｃ１－Ｃ６）アルキル－Ｏ，（Ｃ１－Ｃ６）アルキル－Ｃ（Ｏ），（Ｃ１－Ｃ６）アルキル－Ｃ
（Ｏ）－（Ｃ１－Ｃ６）アルキル－，およびＲ
２の定義中に記載されているラジカル
からそれぞれ独立して選ばれるものである；
Ｒ６はＮＨＣ（Ｏ）Ｒ
９，－ＮＨＣＨ２Ｒ９，ＳＯ２Ｒ９またはＲ２，Ｒ４およびＲ
７の
定義中に記載されているラジカル；
Ｒ８はオキシミノ（＝ＮＯＨ）またはＲ２，Ｒ４およびＲ７の定義中に記載されて
いるラジカル；
Ｒ９は（Ｃ１－Ｃ６）アルキル，水素，フェニルまたはフェニル（Ｃ１－Ｃ６）ア
ルキル；
但し，（ａ）ｍが０の場合はＲ
８は存在しない，（ｂ）Ｒ４，Ｒ６，Ｒ７またはＲ
８がＲ２の定義と同様である場合は，それは，それに結合している炭素と共にＲ５を有する環を形成することはできない，また（ｃ）Ｒ４およびＲ７が同一の炭素と結合している場合，Ｒ４およびＲ７はそれぞれ独立して水素，フルオロおよび（Ｃ１－Ｃ６）アルキルから選ばれるものであるか，またはそれらに結合している炭素と共に，それらに結合している窒素含有環と共にスピロ化合物を形成する（Ｃ３－Ｃ６）飽和炭素環式環を形成する。）
【請求項７】タキキニン拮抗体が式Ｗで表される化合物，またはその薬学的に許容される塩である，請求項６に記載の治療剤。
【請求項８】タキキニン拮抗体が（２Ｓ，３Ｓ）－３－（２－メトキシベンジルアミノ）－２－フェニルピペリジン，またはその薬学的に許容される酸付加塩である，請求項７に記載の治療剤。
【請求項９】タキキニン拮抗体が，ＮＫ１受容体にのみ拮抗するＮＫ１受容体拮抗体である，請求項１に記載の治療剤。
（以下，上記請求項１～９に係る発明を，それぞれ本件訂正発明１～９という。）
３　本件決定の理由
本件決定は，別添決定謄本写し記載のとおり，本件訂正発明１～７及び９に係る本件明細書の記載には不備があるから，本件訂正発明１～７及び９に係る特許は，特許法３６条４項，５項及び６項（平成６年法律第１１６号による改正前の規定を指す趣旨と解される。以下，「改正前特許法３６条４項，５項及び６項」のようにいう。）に規定する要件を満たさない特許出願に対してされたものであり，また，本件訂正発明６は，Cell.Mol.Neurobiology（本件決定に「Neurobiolgy」とあるのは誤記と認める。），３，Ｎｏ．２,１１３頁～１２６頁（１９８３）（甲５，以下「甲５文献」という。），特表平３－５０３７６８号公報（甲６，以下「甲６公報」という。），特開昭６２－２５２７６４号公報（甲７，以下「甲７公報」という。），米国特許第４９２０２２７号明細書（甲９，以下「甲９明細書」という。）及び特開昭６３－１９６５８３号公報（甲１０，以下「甲１０公報」という。）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたもの，本件訂正発明８は，甲５文献及び欧州特許公開公報第０４３６３３４Ａ２（甲８，以下「甲８公報」という。）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって，本件訂正発明６及び８に係る特許は，いずれも特許法２９条２項の規定に違反してされたものであり，結局，本件訂正発明１～９に係る特許は，拒絶の査定をしなければならない特許出願に対してされたものと認められるから，特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令（平成７年政令第２０５号）４条２項の規定により，取り消されるべきものであるとした。
第３　原告主張の本件決定取消事由


本件決定は，本件明細書に記載すべき事項についての認定判断を誤った（取消事由１）結果，本件訂正発明１～７及び９に係る特許は，改正前特許法３６条４項，５項及び６項に規定する要件を満たさない特許出願に対してされたものであるとの誤った結論に至り，また，本件訂正発明６及び８の進歩性に関する認定判断を誤った（取消事由２，３）結果，本件訂正発明６及び８に係る特許は，特許法２９条２項の規定に違反してされたものであるとの誤った結論に至ったものであるから，違法として取り消されるべきである。
１　取消事由１（明細書の記載事項に関する認定判断の誤り）(1)　本件決定は，本件明細書の本件訂正発明１に係る特許請求の範囲においては，「ＮＫ１受容体拮抗体が如何なる化合物であるのか明確に記載がされているものではない」（決定謄本１６頁第１段落）し，「ＮＫ１受容体拮抗作用を有する化合物が如何なるものであるのか，発明の詳細な説明中には，何ら具体的に記載されているものではないのであるから，どのような化合物が，ＮＫ１受容体拮抗体として把握できるのか，当業者にとって不明である」（同第２段落）から，本件訂正発明１に係る特許請求の範囲の記載及びこれを引用する本件訂正発明２～５及び９に係る特許請求の範囲の記載は改正前特許法３６条の要件を満たさないものであり，また，本件明細書の特許請求の範囲の「請求項６に記載されている式Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ，Ｖ’またはＷで表される化合物の中からタキキニン拮抗作用を有する化合物を選択することは，過度の試行錯誤を要するものといえる」（同第７段落）から，本件訂正発明６に係る特許請求の範囲の記載及びこれを引用する本件訂正発明７に係る特許請求の範囲の記載も改正前特許法３６条の要件を満たさないものであり，さらに，本件明細書の発明の詳細な説明について，「如何なる化合物がＮＫ１受容体拮抗作用を有するものであるのか，何ら具体的に記載されているものではないのであるから，どのような化合物が，ＮＫ１受容体拮抗体として把握できるのか，全ての化合物についてその活性を試験により確認する必要があり，このような確認試験を行うこと自体当業者にとって容易でないというべきである」（同１７頁第１段落），「ある化合物が，それ自体の構造からでは，特定の生物学的な活性をもっているとは必ずしも確信を持って認識し得ないといえる本件発明（注，本件訂正発明１～７及び９）は，明細書の発明の詳細な説明に，当業者が容易に実施することができる程度に記載されているとはいえない」（同第２段落）とし，結局，本件訂正発明１～７及び９に係る本件明細書の記載は，改正前特許法３６条４項，５項及び６項に規定する要件を満たさないものであると判断した。しかしながら，本件明細書の記載事項に関する本件決定の上記認定判断は，いずれも誤りである。


(2)　本件決定は，「ＮＫ１受容体拮抗作用を有する化合物が如何なるものであるのか，発明の詳細な説明中には，何ら具体的に記載されているものではない」（決定謄本１６頁第２段落），「如何なる化合物がＮＫ１受容体拮抗作用を有するものであるのか，何ら具体的に記載されているものではない」（同１７頁第１段落）などとするが，本件明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載された「ＮＫ１受容体拮抗体」との語は，本件優先日当時において当業者によりその内容が明確に理解されていた。すなわち，本件明細書（甲４）の段落【００５８】には，ＮＫ１受容体拮抗活性を測定するための試験方法として，「Dam,V.およびQuirion,   R.の方法」（Peptides,7,855-864   (1986)）及び「Brown,J.R.らの方法」（TachykininAntagonists,Hakanson,R.   andSundler,F.   (Eds.)Elsevier:Amsterdam,(1985)pp.305-312，甲１２）を挙げており，本件優先日当時，既に上記複数の文献において，ＮＫ１受容体拮抗活性を測定するための試験方法が記載されていたのであるから，いかなる化合物がＮＫ１受容体拮抗体であるのかを知ることは，当業者にとって格別困難なものでなかったことは明らかである。したがって，本件明細書において，「ＮＫ１受容体拮抗体」が，何ら具体的に記載されているものではないとする本件決定の認定判断は誤りである。(3)　また，本件決定は，「請求項６に記載されている式Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ，Ｖ’またはＷで表される化合物の中からタキキニン拮抗作用を有する化合物を選択することは，過度の試行錯誤を要するものといえる」（決定謄本１６頁第７段落）とするが，上記(2)のとおり，本件優先日当時，ＮＫ１受容体拮抗活性を測定するための試験方法は当業者に知られていたのであるから，「式Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ，Ｖ’またはＷで表される化合物」の中から「ＮＫ１受容体拮抗体」であるかどうかを確認する実験操作は，所定の手順を踏めば実施でき，格別の創意工夫を要しない単なる繰り返し作業であって，「過度の試行錯誤」は何ら必要としないから，本件決定の上記認定判断は，誤りである。(4)　さらに，本件決定は，「どのような化合物が，ＮＫ１受容体拮抗体として把握できるのか，全ての化合物についてその活性を試験により確認する必要があり，このような確認試験を行うこと自体当業者にとって容易でないというべきである」（決定謄本１７頁第１段落）とする。しかしながら，いかなる化合物がＮＫ１受容体拮抗体であるかを知るための試験方法が本件明細書に記載されている以上，その確認試験を行うことが当業者にとって容易でないとする理由はない。また，本件決定は，「ある化合物が，それ自体の構造からでは，特定の生物学的な活性をもっているとは必ずしも確信を持って認識し得ないといえる本件発明（注，本件訂正発明１～７及び９）は，明細書の発明の詳細な説明に，当業者が容易に実施することができる程度に記載されているとはいえない」（同第２段落）と説示するが，上記の試験方法により「ＮＫ１受容体拮抗体」であることを認識できれば，更にその化合物の構造から特定の生物活性を有するかどうかを認識する必要はない。本件明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載のない化合物の構造という要件を持ち出して，化合物の構造から生物学的活性が認識できないことを理由に，「発明の詳細な説明に当業者が容易に実施することができる程度に記載されているとはいえない」とする本件決定の判断は，誤りである。(5)　本件明細書には，①試験化合物であるシス－３－（２－メトキシベンジルアミノ）－２－フェニルピペリジン（２Ｓ，３Ｓ），②式（Ｉ）で表される化合物である（エキソ，エキソ）－２－（ジフェニルメチル）－Ｎ－〔（２－メトキシフェニル）メチル〕－１－アザビシクロ〔２．２．１〕ヘプタン－３－アミン，③試験
化合物であるＮ－〔Ｎ
1－〔Ｌ－ピログルタミル－Ｌ－アラニル－Ｌ－アスパルチル－Ｌ－プロリル－Ｌ－アスパラギニル－Ｌ－リシル－Ｌ－フェニルアラニル－Ｌ－チロシル〕－４－メチル－１－オキソ－２Ｓ－（６－オキソ－５Ｓ－１，７－ジアザスピロ〔４．４〕ノナン－７－イル）ペンチル〕－Ｌ－トリプトファナミドの３種のＮＫ１受容体拮抗体が嘔吐治療剤として有効であることが示されており（段落【０１０２】），これらの化合物が相互に全く異なる化学構造を有することに照らせば，嘔吐治療効果を有する化合物であるか否かは，化合物の構造類似性を指標とするのではなく，ＮＫ１受容体拮抗作用を有するか否かにより決定されているということができる。そして，これらのうちの一つの化合物の鏡像異性体が他方の鏡像異性体に比べて１／１０００のＮＫ１受容体拮抗作用しか示さず，嘔吐治療効果も示さなかったとの記載（同段落）も，上記のことを支持しており，ある化合物がＮＫ１受容体拮抗作用を示せばその化合物は抗嘔吐活性を示し，ある化合物がＮＫ１受容体拮抗作用を示さなければその化合物は抗嘔吐活性を示さないことが証明されている。
したがって，本件明細書の発明の詳細な説明は，当業者が容易に実施できる程度に記載されているというべきであり，これを否定した本件決定の判断は，誤りである。
(6)　上記(5)のとおり，本件明細書は，「ＮＫ１受容体拮抗体が嘔吐の治療に有効である」との知見を新たに提供するものであり，この知見は，既知のＮＫ１受容体拮抗体を嘔吐治療剤として用いることを可能とするのみならず，動物実験等を行うことなく，標準的なアッセイ法により候補化合物のＮＫ１受容体拮抗活性を試験するというルーチンワークによって嘔吐治療に有効な化合物を見いだすことを可能とする点において，極めて有用なものである。


ところで，本件訂正発明１に係る特許請求の範囲の記載は，「タキキニン拮抗体を有効成分としてなり，該タキキニン拮抗体がＮＫ１受容体拮抗体である，嘔吐治療剤。」というものであり，ＮＫ１受容体拮抗体を有効成分とする嘔吐治療剤と定義付けられているところ，この特許請求の範囲の記載は，「ＮＫ１受容体拮抗体が嘔吐の治療に有効である」という本件明細書によって新たに提供される上記知見から，的確に導き出されるもので，本件明細書に記載された発明の本質を的確に規定したものということができる。もとより，このような特定方法によって第三者の利益を害することは許されないが，上記(2)のとおり，「ＮＫ１受容体拮抗体」という語は，本件優先日当時，当業者に明確に理解されていた上，上記(2)及び(4)のとおり，ある特定の化合物が「ＮＫ１受容体拮抗体」であるかどうかを知ることは，当業者にとって格別困難なことではないから，第三者に不測の損害を与えることはない。他方，「ＮＫ１受容体拮抗体」との機能的な特定以外の方法によって本件訂正発明１を適切に特定することはできないのであるから，このような場合にまで機能的な特定を認めないとすることは，産業の発達に寄与する発明を保護するという特許法の趣旨にかんがみ適当でないというべきである。２　取消事由２（本件訂正発明６の進歩性に関する認定判断の誤り）(1)　本件決定は，「刊行物１５（注，甲５文献）には，Ｐ物質が嘔吐作用を有することが記載され，刊行物１６（注，甲６公報）に記載された化合物がＰ物質摂受部位においてＰ物質の効果を相殺するものであるとの記載からすれば，『Ｐ物質の効果を相殺する』との記載は，Ｐ物質による嘔吐作用を抑制することの意味に理解することに何ら困難はない」（決定謄本２２頁第２段落）とする。しかしながら，本件明細書の特許請求の範囲の請求項６は，請求項１を引用するものであるから，請求項１に記載の発明と同様，その有効成分は「ＮＫ１受容体拮抗体」でなければならないところ，甲６公報にいう「Ｐ物質拮抗体」と「ＮＫ１受容体拮抗体」とは同一ではなく，かつ，「ＮＫ１受容体拮抗体」と「嘔吐治療」とを関連付ける記載は，甲５文献及び甲６公報にはない。したがって，本件決定は，上記請求項６に記載の「ＮＫ１受容体拮抗体」との特定事項を看過したまま，本件訂正発明６の進歩性を判断したとの違法があるというべきである。(2)　また，本件決定は，上記のとおり，甲６公報の「『Ｐ物質の効果を相殺する』との記載は，Ｐ物質による嘔吐作用を抑制することの意味に理解することに何ら困難はない」とするが，この判断も誤りである。すなわち，甲６公報の記載は，Ｐ物質の多様な生理活性が関係する疾患の一部についてＰ物質拮抗体が有用であったことを示すものではあっても，いかなるＰ物質拮抗体が，多様な生理活性のうち目指す生理活性の抑制・制御に有用であるかの具体的示唆までがされているとは言い難い。同様に，単にＰ物質が催吐性であることを開示する甲５文献の記載からは，Ｐ物質拮抗体であれば嘔吐の抑制が可能であるとの具体的な予測ないし予見はできないというべきであるから，本件決定の上記判断は，甲５文献及び甲６公報の記載から当業者が理解し得ない内容について示唆があるとしたものであって，誤りである。
(3)　本件決定は，「刊行物１７（注，甲７公報），２０（注，甲９明細書），２１（注，甲１０公報）には，キヌクリジン骨格を有する化合物がシスプラチンなどの化学療法剤による胃腸障害を伴う嘔吐の治療に用いられることが示されており，これらの刊行物１７，２０，２１の記載に接した当業者は，同じキヌクリジン骨格を有する化合物により胃腸病等の治療がなされるとの記載がされている刊行物１６（注，甲６公報）に記載の実施例で示された具体的な化合物については，これらの化合物を，嘔吐の治療に採用してみようとすることは，胃腸病には嘔吐を伴うものもあることから，容易に予測できることといえる」（決定謄本２２頁第３段落）とする。この説示のうち，前半の甲７公報，甲９明細書及び甲１０公報の開示内容に関する認定部分は正当であるが，後半において，甲６公報に記載の化合物を「同じキヌクリジン骨格を有する化合物」であると認定している部分は誤りである。すなわち，甲７公報，甲９明細書及び甲１０公報に記載の化合物と，甲６公報に記載の化合物とは，キヌクリジン骨格に結合した官能基の種類，結合位置及び結合様式において大きく異なっており，甲７公報，甲９明細書及び甲１０公報に記載の化合物の嘔吐抑制効果は，キヌクリジン環のみによるのではなく，他の部分の構造との組み合わせによって決定付けられるものと考えられる。したがって，両者を置き換え可能な「同じキヌクリジン骨格を有する化合物」であるとする本件決定の認定は誤りである。
また，そもそも，本件訂正発明６の嘔吐治療剤は，ＮＫ１受容体拮抗体を有効成分とするものであるところ，ＮＫ１受容体拮抗体が嘔吐の治療に有効であることは，甲６公報，甲７公報，甲９明細書及び甲１０公報に示唆されているものではない。特に，甲７公報及び甲９明細書には，嘔吐治療剤として用いられる化合物が５ＨＴｍ受容体拮抗作用又は５ＨＴ３拮抗作用を有することが記載されており，本件訂正発明とは全く異なる技術思想を示唆している。加えて，嘔吐は特定の症状群を伴う複雑な障害で，これらの症状は「胃腸病」という広義の用語によって包含される多くの疾患には見られず，嘔吐と胃腸病とは互いに別個独立の疾患であるから，胃腸病の治療薬についての知見により嘔吐の治療薬についての手掛かりが得られることはないというべきである。


したがって，甲６公報に記載の実施例で示された化合物について，甲７公報，甲９明細書及び甲１０公報を根拠に，嘔吐治療剤として採用することは当業者が容易に想到し得たものであるとする審決の上記認定判断は，誤りである。(4)　なお，甲５文献に記載の実験結果によれば，Ｐ物質に加えヒスタミン等合計１３種の化合物が最後野神経を興奮させたとされ，甲５文献の筆者らの従前の報告では，Ｐ物質を含む８種の化合物が嘔吐を誘発したとされている。これら１３種ないし８種の化合物のすべてに共通する性質及び構造が存在しないことは明らかであるが，にもかかわらず，それが嘔吐という同一の生体反応を誘発するという事実は，最後野における嘔吐が，複数の化合物を横断する普遍性ある反応により引き起こされるものであること，つまり，Ｐ物質に特異的なものではないことを強く示唆するものである。ましてや，Ｐ物質受容体は，「ＮＫ１受容体」，「ＮＫ２受容体」，「ＮＫ３受容体」の少なくとも三つに細分化され（甲１１），さらに非ＮＫ受容体までも存在する（甲１３）ことにかんがみれば，Ｐ物質による嘔吐が，いずれの受容体を介して誘発されているのかは不明であり，いずれの受容体の拮抗体が嘔吐の抑制に有効であるかを当業者は認識し得ない。
３　取消事由３（本件訂正発明８の進歩性に関する認定判断の誤り）(1)　本件決定は，甲８公報及び甲５文献を根拠に，本件訂正発明８の進歩性を否定した（決定謄本２２頁下から第４段落～２３頁第４段落）。(2)　しかしながら，上記２(2)のとおり，甲５文献の記載からは，Ｐ物質拮抗体であれば嘔吐の抑制が可能であるとの具体的な予測ないし予見はできないというべきであるから，本件決定の上記判断は，甲５文献の記載から当業者が理解し得ない内容をも示唆があるとするものであって，誤りである。また，上記２(4)のとおり，甲５文献は，「ＮＫ１受容体拮抗体」と「嘔吐」の関係を示唆していないから，本件訂正発明８に係る化合物が「Ｐ物質拮抗体」であっても，「ＮＫ１受容体拮抗体」と「嘔吐」とを結合させた本件訂正発明８の進歩性は否定されない。
第４　被告の反論
本件決定の認定判断は正当であり，原告の取消事由の主張はいずれも理由がない。
１　取消事由（明細書の記載事項に関する認定判断の誤り）について(1)　本件明細書（甲４）には，ＮＫ１受容体拮抗体について，「ＮＫ１受容体に作用するタキキニン拮抗体が嘔吐の治療に特に有効であることが見出された」（段落【０００９】），「したがって好ましい態様によれば，本発明は，嘔吐の治療におけるＮＫ１受容体拮抗体の使用を提供する」（段落【００１０】），「特に式（Ｉ）の化合物はＮＫ１受容体拮抗体をもつ」（段落【００５８】），「上記試験化合物の（２Ｒ，３Ｒ）鏡像異性体は，ＮＫ１受容体拮抗体としては（２Ｓ，３Ｓ）鏡像異性体に比べて１／１０００の効力しかなく，上記の嘔吐試験では不活性であった」（段落【０１０２】）と記載されているだけである。段落【００１１】～【００２４】には，好ましいタキキニン拮抗体の例が挙げられているが，これらの好ましいタキキニン拮抗体が，ＮＫ１受容体拮抗体であるとは記載されていないし，嘔吐治療剤であることを裏付ける記載もない。したがって，本件明細書の記載によっては，どのような化合物がＮＫ１受容体拮抗体として把握できるのかが当業者にとって不明であることは明らかというべきである。(2)　原告は，本件明細書の段落【００５８】に掲げられた文献にＮＫ１受容体拮抗活性を測定するための試験方法が記載されていたのであるから，本件明細書には，「ＮＫ１受容体拮抗体」が明確に記載されていたものといえる旨主張する。しかしながら，上記試験方法により，ＮＫ１受容体拮抗作用を示す物質を見いだすことができるとしても，いかなる物質が「ＮＫ１受容体拮抗体」であるのかが本件明細書に明確に記載されているとはいえない。原告は，いかなる化合物がＮＫ１受容体拮抗体であるのかを知ることは当業者にとって格別困難なものでないとするが，上記試験方法を実施して無数の物質の中からＮＫ１受容体拮抗作用を有する物質を選び出すこと自体，当業者にとって容易でないことは明らかである。(3)　原告は，本件訂正発明６に係る「式Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ，Ｖ’またはＷで表される化合物」の中から「ＮＫ１受容体拮抗体」であることを確認する実験操作は，所定の手順を踏めば実施できる単なる繰り返し作業であって，過度の試行錯誤は何ら必要としない旨主張する。
しかしながら，本件明細書の「試験化合物シス－３－（２－メトキシベンジルアミノ）－２－フェニルピペリジンの（２Ｓ，３Ｓ）鏡像異性体は，投与量を３ｍｇ／ｋｇｉ．ｐ．としたときに，シスプラチンによりフェレットに惹起された嘔吐を抑制した。上記試験化合物の（２Ｒ，３Ｒ）鏡像異性体は，ＮＫ１受容体拮抗体としては（２Ｓ，３Ｓ）鏡像異性体に比べて１／１０００の効力しかなく，上記の嘔吐試験では不活性であった」との記載（段落【０１０２】）によれば，上記「式Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ，Ｖ’またはＷで表される化合物」がすべてタキキニン拮抗体としての作用を有するとはいえないことが明らかであり，上記化合物の中にはＮＫ１受容体拮抗体として採用してもその作用効果を発現しない化合物も含まれているであろうことは容易に理解できる。そうすると，上記化合物を嘔吐治療剤として使用するに当たり，ＮＫ１受容体拮抗体としての薬理学的作用効果を検討しなければならず，これは，当業者に過度の試行錯誤を強いるものというべきである。


(4)　改正前特許法３６条４項は，「発明の詳細な説明には，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に，その発明の目的，構成及び効果を記載しなければならない」と規定しているところ，これを医薬用途発明について考察すると，医薬発明は，特定の薬理効果を有することを実証により確認してはじめて医薬としての有効性が認識されるのであるから，明細書において実験により確認された薬理効果が記載されていない場合には，当業者はその発明の医薬としての有効性を認識すること，言い換えれば，発明の構成自体に基づいて効果を的確にあるいは容易に理解することができないものと解すべきである。また，明細書の記載に基づいて，医薬用途発明を当業者が容易に実施できるというためには，その医薬用途発明に係る物質あるいは組成物が明らかで，それを用いて有効に治療できること，あるいは有効に治療し得るであろうことを，明細書の記載から当業者が認識し得なければならない。このため，各症例に対する具体的薬理データを示して薬理効果の程度を明らかにする必要があり，この薬理効果の程度を的確に把握できなければ，当業者が有効な治療を行い得るとの認識を持ち得ないことは明らかである。
２　取消事由２（本件訂正発明６の進歩性に関する認定判断の誤り）について(1)　原告は，本件明細書の特許請求の範囲の請求項６は，請求項１を引用するものであるから，請求項１に記載の発明と同様，その有効成分は「ＮＫ１受容体拮抗体」でなければならないところ，本件決定は，上記請求項６に記載された「ＮＫ１受容体拮抗体」との特定事項を看過したまま，本件訂正発明６の進歩性を判断した違法がある旨主張する。
しかしながら，上記請求項６に記載の化合物について「ＮＫ１受容体拮抗体」であることを明らかにしなければ，嘔吐治療剤として採用できないというものではない。すなわち，ある特定の化合物が嘔吐治療剤として採用できることが予測できるものであれば，薬理学的作用機序を解明しなくとも，臨床面から見ることによって嘔吐の治療薬として把握し得るのであって，その化合物がＮＫ１受容体拮抗体であることを解明しなければ，嘔吐の治療薬として使用できないというものではないのである。したがって，甲６公報に記載の化合物が，ＮＫ１受容体拮抗体として明示されていなくとも，当業者にとって，これを嘔吐治療剤として採用することに何ら困難性はないというべきであり，本件決定が上記請求項６に記載された特定事項を看過したとの原告の主張は失当である。
(2)　また，原告は，本件決定の「『Ｐ物質の効果を相殺する』との記載は，Ｐ物質による嘔吐作用を抑制することの意味に理解することに何ら困難はない」（決定謄本２２頁第２段落）との説示は，甲５文献及び甲６公報の記載から当業者が理解し得ない内容について示唆があるとしたものであって，誤りである旨主張する。しかしながら，甲５文献の記載から，Ｐ物質が嘔吐の化学物質受容体に作用して嘔吐を生じたものであろうことは容易に理解でき，また，甲６公報に記載の化合物が哺乳動物のＰ物質摂受部位に対するＰ物質の効果を相殺するものであることも容易に理解できることであるから，甲５文献及び甲６公報の記載から，Ｐ物質拮抗体が，Ｐ物質の作用により発現される嘔吐の作用を相殺して，嘔吐を抑制するであろうことは容易に理解できるところであって，審決の上記説示に何ら誤りはない。
(3)　原告は，本件決定が，甲７公報，甲９明細書及び甲１０公報に記載された化合物と甲６公報に記載の実施例で示された具体的な化合物とは，「同じキヌクリジン骨格を有する化合物」であるとする本件決定の認定は誤りであるとも主張するが，両者は，官能基の種類，結合位置及び結合様式において多少異なっているとしても，両者の有するキヌクリジン骨格は格別相違しているものではない。また，原告は，嘔吐と胃腸病とは互いに別個独立の疾患であるから，胃腸病の治療薬についての知見により嘔吐の治療薬についての手掛かりが得られることはないというべきである旨主張するが，甲９明細書，甲１０公報及び１９８８年３月金芳堂発行，佐藤公道ほか著「薬理学のまとめ」（乙１）の記載によれば，嘔吐には胃腸障害により生じるものがあることは明らかであるから，嘔吐と胃腸障害は関連した疾患としてとらえることができ，原告の上記主張は失当である。(4)　原告は，甲５文献に記載の実験結果等は，最後野における嘔吐の誘発が，Ｐ物質に特異的なものではないことを強く示唆するものであり，さらに，Ｐ物質受容体は，「ＮＫ１受容体」，「ＮＫ２受容体」，「ＮＫ３受容体」の少なくとも三つに細分化され，さらに非ＮＫ受容体までも存在することにかんがみれば，Ｐ物質による嘔吐が，いずれの受容体を介して誘発されているのかは不明であり，いずれの受容体の拮抗体が嘔吐の抑制に有効であるかを当業者は認識し得ない旨主張する。しかしながら，甲５文献には，Ｐ物質によっても嘔吐が引き起こされたことが記載されているのであるから，Ｐ物質により嘔吐が生じたものとして理解することに何ら不思議はなく，「これらの観察は，最後野が嘔吐の化学受容体トリガーゾーンとして機能するという提案を強く支持する」（甲５の１２４頁第１段落，同抄訳２頁末尾）という記載は，Ｐ物質が嘔吐の化学受容体に作用して嘔吐を発生したとの意味に理解するのが自然である。また，Ｐ物質による嘔吐は，Ｐ物質の作用によるものであるから，Ｐ物質を抑制する物質，すなわち，Ｐ物質拮抗作用を有する物質を用いれば，Ｐ物質による嘔吐が抑制できるであろうことは容易に理解できることであり，Ｐ物質受容体についてまで解明しなければ嘔吐の治療剤として使えないというものではない。したがって，原告主張のように「Ｐ物質による嘔吐が，これらのどの受容体を介して誘発されているのか不明であり，いずれの受容体の拮抗体が嘔吐の抑制に有効であるのか，直ちに当業者は認識し得ない」としても，当該物質を嘔吐の治療剤として採用できないというものではない。原告の上記主張は失当である。


３　取消事由３（本件訂正発明８の進歩性に関する認定判断の誤り）について原告は，甲８公報及び甲５文献を根拠に本件訂正発明８の進歩性を否定した本件決定の判断について，甲５文献の記載から当業者が理解し得ない内容をも示唆があるとするものであり，また，甲５文献は，「ＮＫ１受容体拮抗体」と「嘔吐」の関係を示唆していないから，本件訂正発明８に係る化合物が「Ｐ物質拮抗体」であっても，「ＮＫ１受容体拮抗体」と「嘔吐」とを結合させた本件訂正発明８の進歩性は否定されないとして，本件決定の上記判断は誤りである旨主張する。しかしながら，甲５文献の示唆についての審決の認定判断が正当であることは，上記２(2)及び(4)のとおりであり，また，甲８公報には，例６４（甲８の３７頁，同抄訳２頁「例６４」の項）に記載された化合物を含む化合物が人間を含む哺乳動物において，Ｐ物質拮抗体として薬学的作用を有することが示されている。そうすると，上記例６４の化合物を，嘔吐の治療剤として使用することに特に困難は見いだせないというべきであるから，甲５文献及び甲１９公報において「ＮＫ１受容体拮抗体」であることが特に記載されていないとしても，本件訂正発明８の進歩性に関する本件決定の判断に誤りはない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（明細書の記載事項に関する認定判断の誤り）について(1)　本件明細書における特許請求の範囲の記載は，上記第２の２のとおりであり，本件訂正発明１～７及び９は，原告も自認するとおり，いずれも，「ＮＫ１受容体拮抗体を有効成分とする嘔吐治療剤」として，有効成分をその機能によって規定する構成を採用しているものと認められる。原告は，上記第３の１のとおり，上記各発明の特定方法は，その発明の本質を的確に規定したものであり，上記方法以外によって当該発明を適切に特定することはできない（上記第３の１(6)）などとして，上記各発明に係る本件明細書の記載につき改正前特許法３６条４項，５項及び６項に規定する要件を満たさないとする本件決定の認定判断は誤りである旨主張する。


(2)　そこで，本件明細書（甲４）の記載について検討すると，発明の詳細な説明には，有効成分である「ＮＫ１受容体拮抗体」と医薬用途である「嘔吐治療剤」に関連するものとして，①「今般，我々は，Ｐ物質拮抗体およびその他のニューロキニン拮抗体を含むタキキニン拮抗体が嘔吐の治療に有効であることを見出した」（段落【０００３】），②「ＮＫ１受容体に作用するタキキニン拮抗体が嘔吐の治療に特に有効であることが見出された」（段落【０００９】，③「したがって好ましい態様によれば，本発明は，嘔吐の治療におけるＮＫ１受容体拮抗体の使用を提供する。本発明に使用される特定のタキキニン拮抗体は，下記の特許明細書に総括的かつ明確に開示されているものを含む。・・・特に好ましいタキキニン拮抗体は，下記の特許明細書に開示されているものである」（段落【００１０】，なお，これに続く段落【００１１】～【００２３】には，特許公報の番号とともに化合物を表す式が記載されている。），④「特に式（Ｉ）の化合物はＮＫ１受容体拮抗作用をもつ。この作用は，Peptides,7,855-864   (1986)に記載されているうさぎの大脳皮質膜を用いるDam,V.およびQuirion,   R.の方法により，うさぎの皮質中の３Ｈ－Ｐ物質を置き換える能力を試験管中で測定することにより，またTachykininAntagonists,Hakanson,R.   andSundler,F.   (Eds.)Elsevier:Amsterdam,(1985)pp.305-312   に記載されているBrown,J.R.らの方法によるうさぎの胸郭大動脈の機能の研究により示される」（段落【００５８】），⑤「式（Ｉ）の化合物が制吐作用をもつことが，例えば，シスプラチンによりフェレットに惹起される嘔吐が，前記の試験方法により抑制されることから分かる」（段落【００６３】），⑥「生物学的データ　試験化合物（±）シス－３－（２－メトキシベンジルアミノ）－２－フェニルピペリジンの制吐作用を，シスプラチンによりフェレットに惹起される嘔吐を抑制する能力により示した。この嘔吐のモデルでは，シスプラチン（２００mg／ｍ2ｉ．ｐ．）を投与してから約１時間後にむかつきと嘔吐が起きた。シスプラチンに反応して最初にむかつきが生じた時に試験化合物を投与した（例えば，ｉ．ｐ．，ｐ．ｏ．，ｉ．ｖ．，ｓ．ｃ．，ｉ．ｃ．ｖ．）。また嘔吐に対する試験化合物の効果は，適当な対照物質（例えば水）との比較により決定した。試験化合物は，その投与量を３ｍｇ／ｋｇｉ．ｐ．としたときに制吐作用を示した。上記の試験化合物（３ｍｇ／ｋｇｉ．ｐ．）は，嘔吐の原因物質であるシクロフォスファミド（２００ｍｇ／ｋｇｉ．ｐ．），モルヒネ（０．５ｍｇ／ｋｇｓ．ｃ），吐根（２ｍｇ／ｋｇｐ．ｏ）および硫酸銅を同時に投与した場合にも，制吐作用を示した。試験化合物シス－３－（２－メトキシベンジルアミノ）－２－フェニルピペリジンの（２Ｓ，３Ｓ）鏡像異性体は，投与量を３ｍｇ／ｋｇｉ．ｐ．としたときに，シスプラチンによりフェレットに惹起された嘔吐を抑制した。上記試験化合物の（２Ｒ，３Ｒ）鏡像異性体は，ＮＫ１受容体拮抗体としては（２Ｓ，３Ｓ）鏡像異性体に比べて１／１０００の効力しかなく，上記の嘔吐試験では不活性であった。式（Ｉ）で表される化合物（エキソ，エキソ）－２－（ジフェニルメチル）－Ｎ－〔（２－メトキシフェニル）メチル〕－１－アザビシクロ〔２．２．１〕ヘプタン－３－アミン（実施例１）も，投与量を５ｍｇ／ｋｇｉ．ｐ．としたときに，シスプラチンによりフェレットに惹起された嘔吐を抑制した。試験化合物Ｎ－〔Ｎ1－〔Ｌ－ピログルタミル－Ｌ－アラニル－Ｌ－アスパルチル－Ｌ－プロリル－Ｌ－アスパラギニル－Ｌ－リシル－Ｌ－フェニルアラニル－Ｌ－チロシル〕－４－メチル－１－オキソ－２Ｓ－（６－オキソ－５Ｓ－１，７－ジアザスピロ〔４．４〕ノナン－７－イル）ペンチル〕－Ｌ－トリプトファナミドもまた投与量１０μｇｉ．ｃ．ｖ．のシスプラチンによりフェレットに惹起される嘔吐を抑制した。上記のインビボ実験の間，タキキニン拮抗体化合物の投与による明らかな副作用または中毒効果はみられなかった」（段落【０１０２】）との記載が認められる。
(3)　ところで，改正前特許法３６条４項は，「発明の詳細な説明には，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に，その発明の目的，構成及び効果を記載しなければならない」と規定しているところ，本件訂正発明のような医薬についての用途発明においては，一般に，有効成分として記載されている物質自体から，それが発明の構成である医薬用途に利用できるかどうかを予測することは困難であるから，当業者が容易にその実施をすることができる程度に記載されているというためには，明細書において，当該物質が当該医薬用途に利用できることを薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載により裏付ける必要があり，出願時の技術常識を考慮しても，それがされているものとはいえない発明の詳細な説明の記載は，改正前特許法３６条４項の規定に違反するものといわなければならない（東京高裁平成８年（行ケ）第２０１号，平成１０年１０月３０日判決参照）。また，いわばその裏返しとして，医薬についての用途発明においては，特許請求の範囲に記載された発明が発明の詳細な説明において裏付けられた範囲を超えるものである場合には，その特許請求の範囲の記載は，発明の詳細な説明に記載したものであるとはいえないし，特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載したものであるともいえないから，改正前特許法３６条５項１号及び２号に規定する要件を満足しないものと解するのが相当である。


(4)　以上の見地から，上記(2)で認定した本件明細書の発明の詳細な説明の記載を見ると，医薬用途の裏付けとなる記載は，段落【０１０２】の記載のみであると認められるところ，同段落には，①（±）シス－３－（２－メトキシベンジルアミノ）－２－フェニルピペリジンのうち，（２Ｓ，３Ｓ）鏡像異性体はＮＫ１受容体拮抗体としての効力があり，嘔吐を抑制する効果が認められたのに対し，（２Ｒ，３Ｒ）鏡像異性体はＮＫ１受容体拮抗体としての効力が（２Ｓ，３Ｓ）のものの１／１０００しかなく，嘔吐試験でも不活性であったこと，②式（Ｉ）で表される化合物である（エキソ，エキソ）－２－（ジフェニルメチル）－Ｎ－〔（２－メトキシフェニル）メチル〕－１－アザビシクロ〔２．２．１〕ヘプタン－３－アミンは，嘔吐を抑制したこと，③Ｎ－〔Ｎ1－〔Ｌ－ピログルタミル－Ｌ－アラニル－Ｌ－アスパルチル－Ｌ－プロリル－Ｌ－アスパラギニル－Ｌ－リシル－Ｌ－フェニルアラニル－Ｌ－チロシル〕－４－メチル－１－オキソ－２Ｓ－（６－オキソ－５Ｓ－１，７－ジアザスピロ〔４．４〕ノナン－７－イル）ペンチル〕－Ｌ－トリプトファナミドも嘔吐を抑制したことが記載されている。ところで，上記のうち，②に記載された化合物については，段落【００５８】において「ＮＫ１受容体拮抗作用をもつ」とされているが，そのことを明らかにするデータは示されておらず，③に記載された化合物については，そもそもＮＫ１受容体拮抗活性を有することを示唆する記載自体が存しないから，結局，本件明細書の発明の詳細な説明において，ＮＫ１受容体拮抗活性と嘔吐治療活性との双方が確認されているのは，上記①の（±）シス－３－（２－メトキシベンジルアミノ）－２－フェニルピペリジンのうち，（２Ｓ，３Ｓ）鏡像異性体についてのみであると認められる。そうすると，明細書の発明の詳細な説明に，構造類似性のない相当多種類のＮＫ１受容体拮抗作用を有する物質が嘔吐治療に有効であることを確認できる記載があるなど，ＮＫ１受容体拮抗活性と嘔吐治療活性との相関関係を当業者が客観的に把握できると認められる場合であれば別論，本件明細書の発明の詳細な説明においては，ＮＫ１受容体拮抗体である（２Ｓ，３Ｓ）－３－（２－メトキシベンジルアミノ）－２－フェニルピペリジンが嘔吐治療に利用できることは裏付けられているといえるものの，それ以外のＮＫ１受容体拮抗体については，そもそもＮＫ１受容体拮抗活性と嘔吐治療活性の相関関係を裏付ける記載がないのであるから，それらを有効成分とする嘔吐治療剤について，当業者が容易に実施可能な程度に発明の詳細な説明の記載がされているものとは認められないというべきである。(5)　この点について，原告は，本件明細書の発明の詳細な説明の段落【０１０２】の記載を根拠として，嘔吐治療効果を有する化合物であるか否かは，化合物の構造類似性を指標とするのではなく，ＮＫ１受容体拮抗作用を有するか否かにより決定されているのであり，ある化合物がＮＫ１受容体拮抗作用を示せばその化合物は抗嘔吐作用を示すことが証明されている旨主張する（上記第３の１(5)）。しかしながら，原告のこの主張は，上記段落【０１０２】に記載された３種の化合物のすべてがＮＫ１受容体拮抗活性を有することが確認されているとの前提に立つところ，そもそもその前提において誤りを含むものであることは上記のとおりであるから，採用の限りではない。
また，原告は，本件明細書は，「ＮＫ１受容体拮抗体が嘔吐の治療に有効である」との知見を新たに提供するものであるとの前提に立って，本件訂正発明１～７及び９の特許請求の範囲の記載は，その知見から的確に導き出されるものであるとも主張する（上記第３の１(6)）。しかし，上記(4)のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明においては，ただ一つの化合物についてＮＫ１受容体拮抗活性と嘔吐治療活性の双方が確認されているにすぎず，原告のいうような「ＮＫ１受容体拮抗体が嘔吐の治療に有用である」という包括的な知見を提供するものとは到底認められないから，原告の上記主張は誤った前提に基づくものであって失当であるというほかはない。
(6)　以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明は，（２Ｓ，３Ｓ）－３－（２－メトキシベンジルアミノ）－２－フェニルピペリジン以外のＮＫ１受容体拮抗体につき，それが嘔吐治療剤として有効であることを裏付ける記載を欠くものであると認められるから，本件訂正発明１～７及び９に係る本件明細書の発明の詳細な説明は，当業者が容易にその実施をすることができる程度に記載されているとはいえず，改正前特許法３６条４項に規定する要件を満たさないというべきである。さらに，同様の理由により，本件明細書の特許請求の範囲の請求項１～７及び９の記載は，発明の詳細な説明において裏付けられた範囲を超えた発明が記載されているものというほかはなく，発明の詳細な説明に記載された発明を記載したものとはいえず，かつ，特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載したものともいえないから，改正前特許法３６条５項１号及び２号に規定する要件を満たさないというべきである。
そうすると，本件訂正発明１～７及び９に係る特許は，改正前特許法３６条４項，５項及び６項に規定する要件を満たさない特許出願に対してされたものであるとして，これを取り消した本件決定の判断は，結論において相当であるということができるから，その余の点について検討するまでもなく，原告の取消事由１の主張は理由がない。


２　取消事由２（本件訂正発明６の進歩性に関する認定判断の誤り）について上記１のとおり，改正前特許法３６条４項，５項及び６項の規定に違反することを理由に本件訂正発明６に係る特許を取り消した本件決定の判断は，結論において相当であるから，原告の取消事由２の主張については検討を要しない。３　取消事由３（本件訂正発明８の進歩性に関する認定判断の誤り）について(1)　本件決定は，本件訂正発明８について，「刊行物１９（注，甲８公報）には，新規な３－アミノピペリジン誘導体及び関連する化合物として『（＋）Ｓ，Ｓ－シス－３－（２－メトキシベンジルアミノ）－２－フェニルピペリジン』（注，本件訂正発明８に係る化学物質と同一の物質である。）が記載され，この薬理活性化合物は，サブスタンスＰ拮抗剤であることが記載されている」（決定謄本２２頁下から第４段落）こと，「刊行物１５（甲５文献）には，Ｐ物質が嘔吐作用を有することが記載されている」（同下から第３段落）こと，及び「拮抗物質または拮抗作用とは，薬物の奏する作用を減弱または消滅させる場合のものをいうことは前記のとおり周知である」（同下から第２段落）ことを各認定した上，「そうすると，刊行物１９に記載されている『Ｐ物質拮抗剤』とは，Ｐ物質の作用を減弱または消滅する薬物のことであることは明らかであるから，『Ｐ物質拮抗剤』とは，刊行物１５の記載からみて，Ｐ物質により生じる嘔吐を減弱または消滅する薬物のことも示していることは容易に理解できるところである」から，「刊行物１９に記載されているＰ物質拮抗体であるところの『（＋）Ｓ，Ｓ－シス－３－（２－メトキシベンジルアミノ）－２－フェニルピペリジン』を，嘔吐治療剤として採用してみる程度のことは容易に想到できること」であって，「訂正後の請求項８に係る発明（注，本件訂正発明８）は，刊行物１５，１９に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである」（同２２頁最終段落～２３頁第４段落）と判断した。
(2)　そこで，本件訂正発明８の進歩性に関する本件決定の上記認定判断の当否について検討する。
ア　まず，本件訂正発明８は，上記１(4)において認定したとおり，本件明細書の発明の詳細な説明において，ＮＫ１受容体拮抗体である（２Ｓ，３Ｓ）－３－（２－メトキシベンジルアミノ）－２－フェニルピペリジンが嘔吐治療に利用できることを裏付ける記載があることから，上記第２の２の【請求項８】のとおり，これを特許請求の範囲として記載したものであると認められる。イ　本件決定が引用する甲５文献には，「最後野ニューロンを興奮させる全物質は，セロトニンおよびノルエピネフリンを除き，催吐性であり，一方で，興奮作用を示さない３種の物質はいずれも，催吐性であることは知られていない。従って，これらの実験結果は，嘔吐において最後野が主要な役割を果たすことを強く支持するものである」（甲５の１１３頁最終段落～１１４頁第１段落，同抄訳２頁第１段落），「我々は，静脈投与した際に・・・サブスタンスＰ・・・が催吐性であり・・・ことを見出した。これらの観察は，最後野が嘔吐の化学受容体トリガーゾーンとして機能するという提案を強く支持するものである」（甲５の１２４頁第１段落，同抄訳２頁第３段落）と記載されているものの，サブスタンスＰ（Ｐ物質）の拮抗体が実際に嘔吐を抑制することを裏付ける記載は認められない。また，同じく本件決定が引用する甲８公報には，「本発明は，新規な３－アミノピペリジン誘導体および関連する化合物，これら化合物を含んでなる医薬組成物，ならびに炎症性および中枢神経系障害その他幾つかの障害の治療および予防におけるこれら化合物の使用に関する。本発明による医薬上活性な化合物は，Ｐ物質拮抗体である」（甲８の２頁第１段落，同抄訳１頁第２段落）と記載され，当該発明に包含される多数の化合物の合成例の一つとして，例６４に，（２Ｓ，３Ｓ）－シス－３－（２－メトキシベンジルアミノ）－２－フェニルピペリジンを合成したことが記載されているが，他方，この物質が，実際にＰ物質拮抗体であることや，Ｐ物質の関連する疾病の治療剤として利用できることを裏付ける記載は認められない。
ウ　上記イのとおり，甲５文献及び甲８公報においては，Ｐ物質拮抗体が嘔吐を抑制することについても，（２Ｓ，３Ｓ）－シス－３－（２－メトキシベンジルアミノ）－２－フェニルピペリジンがＰ物質拮抗体であってＰ物質の関連する疾病の治療剤として利用できることについても，これを裏付ける記載はないのであるから，上記物質を嘔吐治療剤として利用することは，これらの刊行物の記載から推測される膨大な可能性の一つにすぎないものというべきである。そうであるとすれば，特定の有効成分が嘔吐治療剤という特定の医薬用途に利用できることが発明の詳細な説明において裏付けられている本件訂正発明８について，そうした裏付けを欠き，単に膨大な可能性の中の一つとして本件訂正発明８に特定された物質に嘔吐治療剤としての用途があり得ることを推測させるにすぎない甲５文献及び甲８公報の記載に基づいて，その進歩性を否定することはできないというほかはない。(3)　そうすると，本件訂正発明８について，甲５文献及び甲８公報に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとした本件決定は，本件訂正発明８の容易想到性の判断を誤ったものというべきであり，原告の取消事由３の主張は理由がある。
４　以上によれば，原告の請求は，本件決定の結論のうち，本件訂正発明８に係る特許を取り消すとの部分の取消しを求める限度で理由があるから認容し，その余は理由がないから棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第１３民事部
裁判長裁判官    　篠　　原　　勝　　美
裁判官　    岡　　本　　　　　岳
裁判官    　早　　田　　尚　　貴


平成１７年（行ケ）第１０６３４号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成１８年３月２２日
判決
原告昭和電工建材株式会社
代表者代表取締役
訴訟代理人弁理士菊地   精一
被告特許庁長官
中嶋誠
指定代理人岡本   昌直
同岡千代子
同岡田孝   博
同小林和   男
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２００３－２１５２１号事件について平成１７年６月２７日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，原告が後記特許出願をしたところ，拒絶査定を受けたので，これに対し不服の審判請求をしたが，特許庁から請求不成立の審決を受けたことから，原告がその取消しを求めた事案である。
第３当事者の主張
１請求の原因
(1)特許庁における手続の経緯
原告は，平成１２年７月１２日，名称を「複合管の接続構造」とする発明につき特許出願をした（甲２。以下「本件出願」又は「本願」という。。）特許庁は，平成１５年９月３０日，本件出願につき拒絶査定をしたので，原告は，これを不服とする審判を請求し，特許庁において不服２００３－２１５２１号事件として審理されることになった。原告は，その係属中の平成１７年４月１５日，特許請求の範囲の変更等を内容とする補正をした（甲１０。）
そして特許庁は，平成１７年６月２７日「本件審判の請求は，成り立た，ない」との審決（甲１）をし，その謄本は平成１７年７月２０日原告に送。達された。
(2)発明の内容
本件出願に係り平成１７年４月１５日付けの補正後の特許請求の範囲は，請求項１ないし４から成り，その内容は，下記のとおりである（下線は補正部分。以下，請求項１に記載された発明を「本願発明１」という。。）記【請求項１】管内に流体または固形物を通行させる内管と，内管より大径で内管を被覆するごとく成形された窯業系の難燃性材料および／または不燃性材料の外管とが複合された，難燃性および／または不燃性の複合管と，複合管と接合する接合部の内径が複合管の内管の外径とほぼ同径の接合内管と，接合内管より大径で接合内管を被覆するごとく成形された窯業系の難燃性材料および／または不燃性材料の接合外管とが複合された，難燃性および／または不燃性の複合接続管との接続構造であって，接合外管と外管の間に介在された断熱シール材が過熱状態において膨張して複合接続管と複合管の接続部をシールすることを特徴とする複合管の接続構造。
【請求項２】複合管の内管および／または複合接続管の接合内管が合成樹脂であることを特徴とする請求項１記載の複合管の接続構造。【請求項３】複合管の外管および／または複合接続管の接合外管が軽量モルタルを含む材料で成形されたことを特徴とする請求項１または請求項２記載の複合管の接続構造。
【請求項４】断熱シール材が熱膨張性ゴムであることを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１項に記載の複合管の接続構造。
(3)審決の内容
ア審決の内容は，別添審決写しのとおりである。
その要旨は，本願発明１は，特開平８－１００８８１号公報（本訴甲３。以下「引用例」という）に記載された発明（以下「引用例発明」とい。う）及び下記刊行物に示された周知技術に基づいて当業者が容易に発明。をすることができたから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないと判断したものである。
記・特開平８－２１０５６７号公報（本訴甲５。以下「甲５」という）。・特開平８－１７８１５０号公報（本訴甲６。以下「甲６」という）。・実願昭６３－１３９８９６号（実開平２－６５０２７号）のマイクロフィルム（本訴甲７。以下「甲７」という）。
イなお審決は，上記判断をするに当たり，引用例発明の内容並びに本願発明１との一致点及び相違点を，次のとおり認定した。
＜引用例発明＞
「管内に流体または固形物を通行させる内管７と，内管７より大径で内管７を被覆するごとく成形された繊維強化モルタル被覆管等の外管９とが複合された，耐火二層管直管６と，耐火二層管直管６と接合する接合部の内径が耐火二層管直管６の内管７の外径とほぼ同径の内管２と，内管２より大径で内管２を被覆するごとく成形された繊維強化モルタル被覆管等の外管４とが複合された，耐火二層管継手１との接続構造であっ
て，
外管４と外管９の間に介在された無機質繊維断熱材からなる環状パッキン５が耐火二層管継手１と耐火二層管直管６の接続部をシールする接続構造」。
＜一致点＞
「管内に流体または固形物を通行させる内管と，内管より大径で内管を被覆するごとく成形された窯業系の難燃性材料および／または不燃性材料の外管とが複合された，難燃性および／または不燃性の複合管と，複合管と接合する接合部の内径が複合管の内管の外径とほぼ同径の接合内管と，接合内管より大径で接合内管を被覆するごとく成形された窯業系の難燃性材料および／または不燃性材料の接合外管とが複合された，難燃性および／または不燃性の複合接続管との接続構造であって，接合外管と外管の間に介在された断熱シール材が複合接続管と複合管。。の接続部をシールすることを特徴とする複合管の接続構造」である点
＜相違点＞
本願発明１は，断熱シール材が，過熱状態において膨張して複合接続管と複合管の接続部をシールするものであるのに対し，引用例発明は，断熱シール材（無機質繊維断熱材からなる環状パッキン５）が過熱状態において膨張しないものである点。
(4)審決の取消事由
しかしながら，審決は，以下のとおり，一致点の認定を誤り（取消事由１，相違点についての判断を誤ったものであるから（取消事由２，違法））として取り消されるべきである。
ア取消事由１（一致点の認定の誤り）


審決は，引用例発明における「無機質繊維断熱材からなる環状パッキン５（以下，単に「環状パッキン」ということがある）が本願発明１」。の「断熱シール材」に相当するとした上で，本願発明１と引用例発明とは「接合外管と外管の間に介在された断熱シール材が複合接続管と複合管の接続部をシールする」点で一致すると認定した（４頁９～１２，２７・２８行。）
しかし，本願発明１の断熱シール材は，火事等の過熱状態において膨張して接続部をシールするものであり，通常の状態において閉鎖状態にしておくことを要求していない。すなわち，本願発明１において，接合外管と外管とを通常の状態で完全にシールできるならば，外管等は過熱状態において熱収縮しないため，過熱状態において熱膨張する断熱シール材を用いる必要はないのである。また，接合外管と外管との接続は，狭隘な現場での加工であり，加工者の技量水準，切断面の凹凸，寸法精度不良や切断加工による精度不良によって多少隙間が形成されるため，接続部の完全なシール状態を確保することは困難なのであって，断熱シール材を接合外管と外管との間に介在させて当接するだけでは，完全なシール状態に接続することは不可能なのである。むしろ，密閉状態にある場合には，断熱シール材が外管の内側に膨張し，内管を押しつぶす可能性があるので，密閉状態にあってはならないのである。
これに対し，引用例発明の環状パッキンは，過熱状態において膨張するものではなく，通常の状態において完全なシール状態とすることを必要とするものであって，本願発明１の断熱シール材とは機能が基本的に異なる。したがって，これが本願発明１の「断熱シール材」に相当するとはいえないから，本願発明１と引用例発明との一致点についての認定は誤りである。
イ取消事由２（相違点についての判断の誤り）
審決は，甲５～７の記載事項からみて「建造物の配管に使用される，耐火二層管に熱により膨張するシール材または目地材を用いることは従来周知の技術手段と認められ，また，当業者が引用例発明における断熱シール材について，従来周知である熱により膨張するシール材に置換することを阻害する要因はなにも認められない（６頁１０～１４行）と。」判断して，本願発明１の進歩性を否定した。
しかし，周知例として挙げられた甲５及び６は，いずれも金属管の単管同士の接続構造に関する発明であり，通常のパッキンと熱膨張性のゴムリング（甲５）又は熱膨張ゴムパッキン（甲６）とを組み合わせて使用するものであること，通常の状態においても完全に密閉されていること，過熱状態におけるシール性及び断熱性により保護されるべき内管を有していないことなどの点で，本願発明１及び引用例発明とは異なるものである。
また，甲７は，複合管ではなく，内面に耐火断熱被覆材を被覆した金属製ダクトの金属函体接続部の欠陥の対策に関する考案であり，加熱により収縮する耐火断熱被覆材の外周に金属製函体を配置したものであること，常温においてもシールされていることなどの点で，本願発明１及び引用例発明と異なっている。
以上のように，甲５～７は技術的課題を異にするものであるから，これらに記載された事項を引用例発明に適用することは困難である。しかも，過熱状態において断熱シール材が膨張して複合接続管と複合管との接合部をシールするが，通常の状態においては完全なシールが要求されないという本願発明１の技術的思想は，引用例及び甲５～７には記載も示唆もされていないのである。
したがって，引用例及び甲５～７に基づき，本願発明１は当業者が容易に発明をすることができたものであるとした審決の判断は誤りである。
２請求原因に対する認否
請求原因(1)～(3)の各事実は認めるが，同(4)は争う。
３被告の反論
審決の認定及び判断は正当であり，原告主張の取消事由は，以下のとおり，いずれも失当である。
(1)取消事由１（一致点の認定の誤り）に対し
原告は，本願発明１の「断熱シール材」は，過熱状態において膨張して接続部をシールするものであり，通常の状態において密閉状態にあってはならないものである旨主張する。しかし，本願発明１の特許請求の範囲には，「断熱シール材が過熱状態において膨張して複合接続管と複合管の接続部をシールする」と記載され，過熱状態において断熱シール材が膨張するとは特定されているものの，通常の状態において密閉状態にあってはならないとは特定されていない。原告の主張は，特許請求の範囲の記載に基づかないものであって，失当である。
また，本件出願に係る明細書（甲２。以下「本願明細書」という）の発。明の詳細な説明の項には「断熱シール材として，熱膨張性ゴムを用いてい，るので，熱膨張性ゴムの弾性を利用して，容易にしかも位置ずれなく装着することができ，さらに，接続後において地震等による振動・衝撃が作用したとしても，この熱膨張性ゴムの弾性によって振動・衝撃を確実に吸収して，接続部における破損・損傷を確実に防止することができる」といった記載。があり（段落【００２０，これによれば，本願発明１の「断熱シール】）材」は，過熱状態となる前の状態においても，接合外管及び外管に密着してある程度のシール性を有していることがうかがえるのであって，通常の状態におけるシール性が排除されているということはできない。したがって，引用例発明の「環状パッキン」が，通常の状態において，完全なシール状態にあるとしても，これが本願発明１の「断熱シール材」に相当しないとの原告の主張は理由がない。
(2)取消事由２（相違点についての判断の誤り）に対し審決は，建造物の配管に熱により膨張するシール材又は目地材を用いることが従来周知であることを立証するために，甲５～７を周知例として引用したのであって，原告は審決の趣旨を正しく理解していない。すなわち，本願発明１と引用例発明との相違点は「断熱シール材」が過，熱膨張するか否かのみであるから，周知例において「断熱シール材」以外の部材の材質や構造がどのようなものであるかは，相違点の判断に影響するものではない。
そして，引用例発明は，耐火二層管継手とその製造方法及びその継手を用いた耐火二層管接合部構造に関するものであり，環状パッキンを不燃性の無機質繊維断熱材としていることからみて，二層管継手の接合部における耐火性を考慮したものであることは明らかである。他方，甲５～７の断熱シール材は，具体的な適用箇所は異なるとしても，建造物の配管部に使用されるものである。そうすると，接合部での耐火性を向上させるために，引用例発明における複合管の接続部のパッキン（シール材）として，甲５～７の過熱状態において膨張する断熱シール材を適用することは，当業者にとって容易に想到し得たものである。
したがって，審決の前記判断に誤りはない。
第４当裁判所の判断


１請求原因(1)（特許庁における手続の経緯，(2)（発明の内容   ，(3)（審決））の内容）の各事実は，いずれも当事者間に争いがない。そこで，審決の適否に関し，原告主張の取消事由ごとに判断する。
２取消事由１（一致点の認定の誤り）について
(1)審決は，引用例発明における「無機質繊維断熱材からなる環状パッキン５」が本願発明１の「断熱シール材」に相当するとした上で（４頁９～１２行，本願発明１と引用例発明とは「接合外管と外管の間に介在された断），熱シール材が複合接続管と複合管の接続部をシールする」ものである点で一致すると認定した（４頁２７・２８行。）
，原告は，前記第３の１(4)アのとおり，本願発明１の「断熱シール材」は火事などの過熱状態において膨張して接続部をシールするものであるのに対し，引用例発明の「環状パッキン」は，通常の状態において完全なシール状態を必要とするものであるから，審決の上記認定は誤りであると主張する。(2)そこで検討すると，審決は，本願発明１と引用例発明との一致点を上記のとおり認定する一方，両者の相違点として，本願発明１の断熱シール材が，過熱状態において膨張して複合接続管と複合管の接続部をシールするものであるのに対し，引用例発明の断熱シール材（環状パッキン）は，過熱状態において膨張しないことを認定している（４頁２９～３３行。このことから）明らかなとおり，審決は，引用例発明の「環状パッキン」は，断熱シール材であって，複合接続管と複合管の接続部をシールするものである点では本願発明１の「断熱シール材」と一致するものの，過熱状態における性状については，膨張の有無において本願発明１の「断熱シール材」とは相違すると認定したものであって，過熱状態及び通常の状態におけるシール態様が共通すると認定したものではない。
したがって，上記原告の主張は，審決を正しく理解しないものであって，採用することはできない。
(3)もっとも，審決は，上記一致点の認定において，断熱シール材によりシール状態が形成される時点につき，本願発明１と引用例発明との異同を明確にしていないので，原告の上記主張は，この点を誤りとするものとも解される。そこで，この点につき更に検討する。
アまず，本願発明１の断熱シール材のシール状態が形成される時点についてみると，本願発明１の特許請求の範囲には「接合外管と外管の間に介，在された断熱シール材が過熱状態において膨張して複合接続管と複合管の接続部をシールする」との記載はあるものの，通常の状態においてどのような形態とされているかについての記載はない。そうすると，本願発明１の断熱シール材は，過熱状態において膨張して接続部をシールするものであることを要するが，これをもって足り，通常の状態における形態を問わないものと解するのが相当である。
また，本願明細書（甲２）の発明の詳細な説明の「課題を解決するための手段」の項には「断熱シール材として，熱膨張性ゴムを用いているの，で，熱膨張性ゴムの弾性を利用して，容易にしかも位置ずれなく装着することができ，さらに，接続後において地震等による振動・衝撃が作用したとしても，この熱膨張性ゴムの弾性によって振動・衝撃を確実に吸収して，接続部における破損・損傷を確実に防止することができる」との記載が。あり（段落【００２０，これによれば，本願発明１の「断熱シール】）材」を，通常の状態（過熱されない状態）で接続部をシールするものと構成することも可能であると認められる。
そうすると，本願発明１の断熱シール材を，通常の状態においてシール状態にないものに限定することはできない。
イ次に，引用例発明の環状パッキンのシール状態が形成される時点についてみると，引用例（甲３）には，①「実施例」の項に「耐火二層管直管，６，６の内管７，７の開口端部７ａ，７ａ外周面に接着剤を塗布し，これら開口端部７ａ，７ａを耐火二層管継手１の内管２の両受け口端部２ａ，２ａへ挿入嵌合して開口端部７ａ，７ａを環状突起２ｂに当接せしめて耐火二層管継手１の内管２と耐火二層管直管６，６の内管７，７との一体化を図り，かつ耐火二層管継手１の外管４の両受け口端部４ａ，４ａに合成された環状パッキン５，５を，耐火二層管継手１の外管４の受け口端部４ａ，４ａと，耐火二層管直管６，６の外管９，９の開口端部９ａ，９ａとの間に押圧圧縮した状態で介装することにより耐火二層管継手１を介して耐火二層管直管６，６を一体的に接合する」との記載（段落【００３。０。なお，同様の記載は，段落【００４１】にもある，②「発明の効】。）果」の項に「振動，温度変化等に起因する耐火二層管直管と耐火二層管，継手との間の相対的な変位に対しても環状パッキンが追従して変形することと相俟って長期間安定した目地処理機能が確保でき（段落【００４」３）との記載がある。】
これらの記載によれば，引用例発明の「環状パッキン」は，耐火二層管直管と耐火二層管継手との間の相対的な変位に対して追従して変形するものであって，通常の状態においてシール機能を発揮するとともに，過熱状態においては，膨張はしないものの，シール機能を持続するものであると認められる。
ウ上記ア及びイによれば，本願発明１と引用例発明との相違点は，断熱シール材が，過熱状態において膨張してシールするか，過熱状態において膨張せずにシールするかの点にあると認められるから，審決が，両者の相違点を「本願発明１は，断熱シール材が，過熱状態において膨張して複合接続管と複合管の接続部をシールするものであるのに対し，引用例発明は，断熱シール材（無機質繊維断熱材からなる環状パッキン５）が過熱状態において膨張しないものである点」と認定し（４頁２９～３３行，他に。）相違点を認定しなかったことに誤りはない。
(4)以上のとおり，審決に一致点認定の誤りはなく，ひいては相違点の看過もないから，原告の主張する取消事由１は理由がない。
３取消事由２（相違点についての判断の誤り）について(1)審決は，本願発明１と引用例発明との上記相違点につき，甲５～７に記載された事項からみて「建造物の配管に使用される耐火二層管に熱により膨，張するシール材または目地材を用いることは従来周知の技術手段と認められ，また，当業者が引用例発明における断熱シール材について，従来周知である熱により膨張するシール材に置換することを阻害する要因はなにも認められない」と判断した（６頁１０～１４行。。）


原告は，前記第３の１(4)イのとおり，甲５～７に記載された技術は，断熱シール材が使用される対象物や，シールをする態様等において本願発明１と異なるから，審決の上記判断は誤りであると主張する。本願発明１と引用例発明との相違点は，上記２(3)ウのとおり，断熱シール材が，過熱状態において膨張してシールするか，過熱状態において膨張せずにシールするかの点だけにあるから，引用例発明の「環状パッキン（過」熱状態において膨張しないもの）を，本願発明１の「断熱シール材（過熱」状態において膨張してシールするもの）に置換することが容易であるかどうか，甲５～７に基づいてこれを容易であると判断した審決を是認することができるかどうかを検討すべきものとなる。
(2)証拠（甲５～７）によれば，以下の事実が認められる。ア甲５は，発明の名称を「管継手」とする公開特許公報であり，発明の詳細な説明中に次の記載がある。
・「本発明は火災時のシール性を考慮した管継手に関するものである（段落【０００１）。」】
・「食い込み部材と一体のゴムリングが膨張黒鉛入りの熱膨張性ゴムリングを用いているので，万一の火災に際してもゴムリングが継手と管外周面との間を充満し，都市ガス等の内部流体の噴出を防止し２次災害の発生を未然に防止する（段落【０００７）。」】
イ甲６は，発明の名称を「自在継手」とする公開特許公報であり，発明の詳細な説明中に次の記載がある。
，・「本発明は，特にガス配管用に用いて，通常状態ではシール性が良く火災時においても大きな漏れを発生しない接続部が揺動自在な自在継手に関するものである（段落【０００１）。」】
・「火災等に際しても熱膨張パッキンの収容空間が変化しないので，熱膨張パッキンの熱膨張によって継手本体と継手スリーブ間の揺動連結部がシールされ，内部を流れる都市ガス等の流体の漏れが防止される」。
（段落【０００６）】
ウ甲７は，考案の名称を「耐火断熱被覆付金属製ダクトの接続部目地処理構造」とする実用新案登録出願（公開実用新案公報）のマイクロフィルムであり，明細書の考案の詳細な説明中には次の記載がある。・「本考案は電線，ケーブル，可燃性管路等を火災から保護し，維持するための耐火断熱被覆付金属製ダクトの耐火断熱被覆構造に関するものである（１頁１９行～２頁１行）。」
・「本考案の目的は，火災などにより耐火断熱被覆付金属製ダクトが加熱されて耐火断熱被覆材が収縮しても，同被覆材の接続部に隙間が生じることなく，もって同ダクト内に敷設されている電線やケーブルが保護され，その機能が維持される，耐火断熱被覆付金属製ダクトの接続部目地処理構造を提供することにある（３頁１６行～４頁２行）。」・「本考案の耐火断熱被覆付金属製ダクトの接続部目地処理構造は・・・・同接続部における隣り合う耐火断熱被覆材３の継ぎ目４に，熱によって膨張又は発泡する難燃性材料により所定形状に成形された目地材５が介在され，同目地材５は前記継ぎ目４に介在される介在部６と，同継ぎ目４から内側に突出して耐火断熱被覆材３の内面７に重合する頭部８とが一体に形成されたものであることを特徴とするものである（４。」頁４～１５行）
・「本考案の耐火断熱被覆付金属製ダクトの接続部目地処理構造では，火災時に耐火断熱被覆材３が収縮しても，目地材５が加熱により膨張または発泡して，耐火断熱被覆材３の収縮方向に伸びるので，同被覆材３の収縮により生ずる隙間が目地材５により充填され，熱風が金属製ダクト内に流入しにくくなる（４頁１７行～５頁３行）。」(3)上記(2)の事実によれば，甲５～７は，建造物に使用される配管又はダクトの接続構造に関する技術であり，火災等により過熱状態となった場合においても接続部分の密閉性が確保されることを目的として，熱により膨張するシール材又は目地材を用いたものであると認められる。また，引用例発明（甲３）は，建造物の配管に使用される耐火二層管の接合部の構造に係る発明であり，これに用いられた「環状パッキン」は，耐火断熱作用を有する部材であって，前記２(3)イのとおり，通常の状態（過熱されない状態）だけでなく，過熱状態においてもシール機能を持続するものであって，火災等により過熱状態となった場合における接続部分の密閉性の確保を目的の一つとするものである。
そして，本願発明１（甲２，１０）も，建造物の配管の接続構造に関するものであって，本願明細書（甲２）の「発明の効果」の項に「万一の火災時にも，過熱状態にて，断熱シール材が膨張することにより，これら複合管と複合接続管との接続部を確実にシールすることができ，これにより，接続部から内管内に火炎や煙が入り込んだりあるいは接続部から火災や煙が噴出したりして防火区画を越えて他の区画へ進入するような不具合を確実に防止することができる」と記載されたとおり（段落【００４２，火災時等にお。】）ける密閉性の確保を目的の一つとして，過熱状態において膨張する断熱シール材を採用したものということができる。
そうすると，甲５～７に記載された技術と，引用例発明及び本願発明１とは，技術分野及び目的において共通すると認められるから，引用例発明の「環状パッキン（過熱状態において膨張しないもの）に替えて，甲５～７」に記載された熱により膨張するシール材又は目地材を採用し，本願発明１の「断熱シール材（過熱状態において膨張してシールするもの）を備えた構」成とすることは，当業者（発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）において容易に想到し得る事項であると認めるのが相当である。したがって，審決の前記判断は相当として是認することができる。(4)これに対し，原告は，前記のとおり，甲５～７と本願発明１とは断熱シール材の適用対象やシール態様等において異なることを理由に，審決の判断に誤りがあるなどと主張するが，以上説示したところに照らし，原告の主張はすべて採用することができない。
４結語
以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。よって，原告の本訴請求は理由がないから棄却することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官大鷹一郎
裁判官長谷   川浩二