なお，同日の話合いの際，控訴人の担当者の１人が，調整池や公園の権利を侵害するつもりはないなどと述べ，その後，同月３０日の話合いの際も，控訴人の担当者の１人は，公園については口を挟むつもりはないなどと発言していることは，上記（１）認定のとおりである。しかし，本件の一連の経過からすれば，これはＤ株式会社がこれらの土地を第三者に譲渡した場合に，その権利関係を尊重するという趣旨の話と解するのが相当であり，Ｄ株式会社に対する関係では，控訴人が本件各土地等についての所有権を有することがその発言の前提となっていたものと解される。そして，上記の一連の経過からすれば，そのことは，Ｆや被控訴人Ａにおいても認識し得たと考えられる。（ウ）　その後，控訴人は，同年８月２５日付の内容証明郵便で，Ｄ株式会社に対し，本件各土地を含む公共施設の用に供する土地について，控訴人に権利を帰属させるよう通告する内容証明郵便を送付していること，その内容証明郵便送付の事実をＦは了知していたこと，Ｆは，本件各土地をめぐる交渉について被控訴人Ａから委任を受けており，その代理人的な立場にあったことは上記（１）認定のとおりである。そうすると，この時点において，被控訴人Ａは，本件各土地について控訴人が所有権を主張していることを確定的に知ったものと認められる。被控訴人らは，上記内容証明郵便にいう「帰属」とは，所有権の移転と所有権移転登記手続を含めた意味で使用しているものと解され，同文書の発信者としては登記手続がなされることによって，所有権が確定的に移転するとの認識であったと考えられるから，それを被控訴人Ａが読んでいたとしても，この文書の表現から，本件各土地の所有権がすでに控訴人に帰属していると認識することは不可能であったと主張する。しかし，同内容証明郵便では，「法四十条に基づく帰属」という表現が用いられているのであり，寄付等の手続によらずに，法に基づく直接の効果として，所有権移転の効力が生じるものであることは，一般人においてもある程度推知できたと考えられる。また，仮に，同文書にいう「帰属」が所有権移転登記手続を含めた意味で使用されているとしても，登記手続を求めるということは，その前提として，所有権の移転を伴う実体的な権利関係の変動が生じていることは，通常人においても知り得たと考えられる。上記被控訴人らの主張は採用し難い。
ウ　上記イのような一連の状況の中で，被控訴人Ａの経営する被控訴人株式会社Ｃは，平成１１年８月１８日売買予約を原因として，同月１９日，本件各土地につき所有権移転請求権仮登記をし，また，被控訴人Ａは，同年１２月１日，本件各土地及び開発区域内の調整池を代金２０００万円で買い受けるとの契約をしたものである。そうすると，上記被控訴人らは，本件各土地について，控訴人がＤ株式会社に対し，控訴人が所有権を有することを前提に，その権利帰属の要請をしていることを認識しつつ，あえて本件各土地について，所有権移転請求権仮登記及び所有権移転登記を経由したものと認めるのが相当である。
エ　そこで，被控訴人らのこのような権利取得の意図，動機について検討する。（ア）　本件各土地は，法に基づく開発区域内にある公園である。その面積も，通常の宅地よりは広く，外形的にみても公園の用地であることを知り得る状況であった。このような開発区域内にある公園については，一般人は，それが公共施設用地であり，開発行為完了後は，地方公共団体に帰属すべき土地であるとの認識を持つのが通常である。それが宅地として利用可能な土地であると信じるとは通常考えにくい。もっとも，本件各土地については，開発行為の完了後，被控訴人らに所有権移転登記がされるまで５年以上も控訴人に登記が移転されないままであり，かつ，公園としての利用や管理もなされていなかった。しかし，その間も地目は公園のままであったし，本件各土地の一部についても宅地としての利用に向けての造成や工事がなされていたわけではない。そうすると，このような本件各土地について，被控訴人らが宅地等として利用可能な土地であるとの認識を持っていたとは考えにくい。
そうすると，被控訴人らが，本件各土地がみずからが宅地等として利用する目的で，それについての権利を取得したとは考えられない。被控訴人Ａは，公園については，これを将来的に宅地化できるものと認識していたものであり，近い時点で換価可能性があるものと考えていたと主張するけれども，上述のところに照らし，採用し難い。（イ）　上記（１）認定事実からすれば，被控訴人Ａは，本件各土地等をめぐる交渉に右翼団体の構成員であるＦを関与させており，それによって，控訴人に何らかの圧力をかけようとしていた様子が窺われる。なお，被控訴人Ａは，上記所有権移転請求権仮登記がなされたのちの平成１１年９月９日，同被控訴人は，Ｅらとともに控訴人の担当者と面談し，その際，Ｅは，自宅不動産等の売却の仲介を控訴人に要請するとともに，Ｆは何をするか分からない，被控訴人Ａでは止められないなどと，控訴人の担当者を威迫するような言動をしている。前述のようなＥと被控訴人Ａの関係や，被控訴人ＡとＦの関係からみて，このようなＥの発言は，被控訴人Ａの意向を反映したものである可能性が高い。さらに，被控訴人Ａは，本件各土地を買い受けたのち，本訴に先立つ調停において，目録１記載の土地を調整池と合わせ，２５００万円で買い取るよう要請しているが，これは，本件各土地が公園という宅地として利用できない土地であることを考えれば，かなりの高値ということができる。（ウ）　上記（ア），（イ）の事情を総合して考えれば，被控訴人Ａ及び同被控訴人が代表取締役である被控訴人株式会社Ｃは，本件各土地についての所有権移転請求権仮登記あるいは所有権移転登記を経由することによって，本件各土地をめぐる控訴人との交渉により，何らかの不当な利益を得ようとして本件各土地について所有権移転登記を経由したものと推認することができる。
なお，被控訴人Ａが，上記所有権移転登記に際し，控訴人に対し，司法書士を介して登記をしてもよいか否かを照会し，これに対して，控訴人の担当者が，好ましいことではないが，やむを得ないとの返答をしたことは上記（１）認定のとおりである。しかし，上記のような本件の一連の経過からすれば，被控訴人らは，その回答を得る以前から，本件各土地をめぐる交渉において，何らかの利益を得ようと考えていたものと認められるのであるから，そのように照会したことをもって，上記被控訴人らに不正な意図がなかったということはできない。


判決　平成１５年１月２０日　神戸地方裁判所　平成１２年(わ)第１１９４号　覚せい剤取締法違反，大麻取締法違反（変更後の訴因　国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反，覚せい剤取締法違反，大麻取締法違反，麻薬及び向精神薬取締法違反）被告事件
主文
被告人を懲役１１年及び罰金５００万円に処する。
未決勾留日数中６３０日をその懲役刑に算入する。
その罰金を完納することができないときは，金１万円を１日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
被告人から金２２０９万３５５０円を追徴する。
理由
（罪となるべき事実）
被告人は，Ｘ及びＹと共謀の上，みだりに，営利の目的で１　平成１２年６月２６日，大阪市Ａ区Ｂ町ｃ番先路上付近において，Ｄに対し，覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンの塩類を含有する結晶粉末約０．３グラム及び大麻樹脂約１グラムを代金２万円で譲り渡したほか，同年４月１１日から同年９月１２日までの間，多数回にわたり，同市内及び大阪府吹田市内において，氏名不詳の多数の者に対し，覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンの塩類等を含有する結晶粉末，大麻樹脂，乾燥大麻，麻薬であるコカイン塩類を含有する粉末，麻薬であるＮ・αージメチルー３・４ー（メチレンジオキシ）フェネチルアミン（別名ＭＤＭＡ）を含有する錠剤を，代金合計３９４５万８０００円で譲り渡し，もって，規制薬物を譲り渡すことを業とした２　同年９月１２日午後７時２０分ころ，大阪市Ｅ区Ｆｇ丁目ｈ番ｉ号先路上において，覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩酸塩を含有する白色結晶粉末約２４．２５３グラム（平成１３年押第２０号の１ないし４７はその鑑定残量），大麻樹脂約４７．３４８グラム（同押号の４８ないし９２はその鑑定残量），麻薬であるコカイン塩類を含有する薄黄色粉末約３．４２６グラム（同押号の９３ないし１０７はその鑑定残量）及び麻薬であるＮ・α―ジメチル―３・４―（メチレンジオキシ）フェネチルアミン（別名ＭＤＭＡ）塩類を含有する白色錠剤
７錠（同押号の１０８はその鑑定残量）を所持した
３　同日午後８時１０分ころ，前同所に駐車中の普通乗用自動車（省略）内において，覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩酸塩を含有する白色結晶粉末約３２９．４５６グラム（同押号の１０９ないし１５７，１５９ないし１６５はその鑑定残量），覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩類を含有する白色結晶粉末約０．３０３グラム（同押号の１５８はその鑑定残量），大麻樹脂約９９３．８４グラム（同押号の１６６ないし１７１はその鑑定残量）を所持した４　同月１８日午後４時ころ，大阪府Ｊ区Ｋ町ｌ丁目ｍ番ｎ号所在のＯに駐車中の普通乗用自動車（省略）内において，覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩類を含有する白色結晶粉末約９８．６１９グラム（同押号の１７２はその鑑定残量），覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩酸塩を含有する白色結晶粉末約６１．３９８グラム（同押号の１７３ないし３７２はその鑑定残量），大麻樹脂約５１９．３１５グラム（同押号の３７３ないし５７３はその鑑定残量），麻薬であるコカイン塩類を含有する薄黄色粉末約６．８１３グラム（同押号の５７４ないし６０３はその鑑定残量）を所持した
ものである。
（証拠の標目）―括弧内の数字は証拠等関係カード記載の検察官請求証拠番号―
省略
（補足説明）
第１　争点の整理等
弁護人は，被告人とＸ（以下「Ｘ」という。）及びＹ（以下「Ｙ」という。なお，Ｘ及びＹ両名を併せて「Ｘら」という。）との間で判示の各犯行につき共謀した事実はない旨主張し，被告人もこれに沿う供述をする。当裁判所は，前掲関係各証拠によれば，被告人が，Ｘらと共謀の上，判示の各犯行に及んだものと優に認められると判断したのであるが，所論にかんがみ，以下，その理由につき説明を加える（以下，括弧内の数字は証拠等関係カード記載の検察官請求証拠番号である。）。
第２　前提事実
前掲関係各証拠並びに被告人の検察官（６０）及び司法警察員（４通。５３，５５，８１４，８１７）に対する各供述調書の謄本，Ｘの司法警察員に対する供述調書（７６８），司法警察員作成の捜査復命書（８４５），Ｐ作成の電話用紙（８３０），司法警察員作成の捜索差押調書（８４９），押収してある通話料金明細書１綴（同押号の６１１。８４３），同名刺１枚（同押号の６１２。８４６）及び同通話料金明細書１枚（同押号の６１３。８４７）によれば，次の事実が認められる（なお，これらの事実については，被告人及び弁護人においても特段争っていない。）。
１　被告人の出入国状況
被告人の平成９年５月５日から平成１２年９月２１日までの間の出入国状況は，次のとおりである。
平成　９年　５月　５日　入国
平成１０年　１月２９日　出国
４月　２日　入国
平成１１年　４月　１日　出国
８月３０日　入国
１１月２６日　出国
１２月２９日　入国
平成１２年　１月１５日　出国
１月２６日　入国
４月１７日　出国
６月２２日　入国
７月　１日　出国
７月　９日　入国
７月１７日　出国
９月２１日　入国
２　Ｘらによる規制薬物の密売
Ｘらは，平成１２年４月１１日から同年９月１１日までの間，Ｄ（以下「Ｄ」という。）及びＱのほか不特定多数の氏名不詳者に対し，多数回にわたり覚せい剤，大麻樹脂及びコカイン等の規制薬物を有償で譲渡した。
３　被告人名義の郵便貯金口座の出入金状況


Ｘらの自宅から被告人名義の郵便貯金総合通帳１冊（平成１３年押第２０号の６０６。７２４。以下「本件郵便貯金通帳」という。）が押収された。この郵便貯金通帳は，平成１２年３月３０日に新規開設されたものであるが，同日から同年９月１２日までの間の出入金状況は次のとおりである。なお，同年６月２３日及び同月２７日の出金を行った人物は被告人であり，同年８月２日以降の入金を行った人物はＸである（ただし，９月７日の入金分は同人によるものとは断定できない。）。
出入金日　　　　　　出入金額　　　　出入金の別
平成１２年３月３０日　　　　　１０００円　　　入金
４月２４日　　６４万６０００円　　　入金
４月２７日　　７８万３０００円　　　入金
５月　１日　　９３万２０００円　　　入金
５月　８日　　６１万３０００円　　　入金
５月１２日　　５４万１０００円　　　入金
５月１７日　　５５万６０００円　　　入金
５月２２日　　７２万９０００円　　　入金
５月２６日　　５４万円　　　　　　　入金
６月　１日　　８４万７０００円　　　入金
６月　６日　　６７万１０００円　　　入金
６月１１日　　６４万４０００円　　　入金
６月１７日　　５９万８０００円　　　入金
６月２３日　１１０万円　　　　　　　出金
６月２７日　７００万円　　　　　　　出金
８月　２日　　７４万４０００円　　　入金
８月　７日　　６０万３０００円　　　入金
８月１１日　　５７万円　　　　　　　入金
８月１７日　　７６万円　　　　　　　入金
８月２１日　　４５万５０００円　　　入金
８月２７日　　５３万３０００円　　　入金
９月　２日　　６７万５０００円　　　入金
９月　７日　　５７万５０００円　　　入金
９月１２日　　６０万７０００円　　　入金
昀終残高　　５５５万３０００円
４　携帯電話の通信状況
Ｘの自宅又はＸが本件犯行に使用していた判示３記載の普通乗用自動車（トヨタマークⅡ。以下「マークⅡ」という。）等から「①（注：携帯電話番号）」，「②（注：携帯電話番号）」，「③（注：携帯電話番号）」，「④（注：携帯電話番号）」，「⑤（注：携帯電話番号）」，「⑥（注：携帯電話番号）」の６台の携帯電話が押収された。そのうち次の各携帯電話の通信状況は次のとおりである。
(1)　②（注：携帯電話番号）
平成１２年５月２７日から同年９月７日までの間，同携帯電話から次の各携帯電話に対し多数回にわたる発信がなされている。
ア　Ｙが使用していた携帯電話「③（注：携帯電話番号）」及び同「④
（注：携帯電話番号）」
イ　Ｘの自宅から押収された携帯電話「①（注：携帯電話番号）」及び同
「⑤（注：携帯電話番号）」
ウ　被告人名義の名刺（８４６。以下「本件名刺」という。）に記載されて
いる携帯電話「⑦（注：携帯電話番号）」
エ　Ｘの自宅から押収されたノート（１５の添付資料。Ｘによれば密売客の携帯電話番号等が記載されたノート。以下「顧客ノート」という。）中の「Ｒ（注：アルファベット人名）」の携帯電話「⑧（注：携帯電話番号）」等
(2)　③（注：携帯電話番号）
同年９月１０日，被告人がイランで使用していた携帯電話から着信がある。
(3)　⑥（注：携帯電話番号）
同年９月８日，同月１０日及び同月１１日の３日間，同携帯電話からＹが使用していた携帯電話「③（注：携帯電話番号）」のほか，顧客ノート中の「Ｒ（注：アルファベット人名）」の携帯電話「⑨（注：携帯電話番号）」及び「Ｓ（注：アルファベット人名）」の携帯電話「⑩（注：携帯電話番号）」に発信がなされている。
５　Ｘら及び被告人の逮捕並びに証拠物の押収経緯等
(1)　Ｘらは，平成１２年９月１２日午後７時２０分ころ，判示２記載の場所において，張り込み中の警察官から職務質問を受け，判示２記載の覚せい剤及び大麻樹脂等を所持しているところを現認され，同日午後７時５１分，覚せい剤取締法違反及び大麻取締法違反の容疑で現行犯逮捕された。
(2)　警察官は，同日午後８時１０分ころ，マークⅡの捜索を実施し，同車内から，判示３記載の覚せい剤及び大麻樹脂のほか，電子秤１台及び未使用の注射器合計２０組等を発見し，これらを押収した。


(3)　警察官は，同月１３日，Ｘの自宅を捜索し，携帯電話３台，密封機，ポリ袋，Ｘら名義の各郵便貯金通帳等のほか，本件郵便貯金通帳，ノート２冊（平成１３年押第２０号の６０７。８３３及び同押号の６０８。８３４。以下前者を「密売ノート」と後者を「控えノート」という。），顧客ノート等を押収した。(4)　警察官は，同月１８日，判示４記載の普通乗用自動車（以下「アリスト」という。）を捜索し，同車内から，判示４記載の覚せい剤，大麻樹脂及びコカインのほか，電子秤２台，スプーン等の小分け用具を押収し，さらに，同車のトランク内から，本件名刺及び被告人名義の印鑑等を押収した。(5)　同月２１日，被告人は，新東京国際空港から日本に再入国し，同日午後１時過ぎころ，同空港内の郵便局キャッシュコーナーにおいて，本件郵便貯金通帳の口座から出金しようとしたが，同コーナーの機械が作動しなかったため同所の郵便局員に相談し，その後東京三菱銀行の自己名義の預金口座から現金を引き出した上，前記郵便局で待機していたところ，警察官から任意同行を求められた後，同日午後４時１５分ころ，通常逮捕された。
前記逮捕の際，被告人は前記「①（注：携帯電話番号）」の携帯電話の名義変更書類（以下「本件名義変更書類」という。）を所持していた。
６　その他の客観的証拠
(1)　Ｘら所持に係る携帯電話の名義人
前記４冒頭記載の携帯電話のうち，Ｘが犯行に使用した前記「①（注：携帯電話番号）」の携帯電話は，その名義人がＸから被告人の妻の実弟であるＴに変更されたものであり，また，前記「②（注：携帯電話番号）」の携帯電話は，被告人の妻の実姉であるＵ名義のものであった。
(2)　本件名刺の記載内容
本件名刺には被告人の携帯電話番号として「携帯（日本）⑦（注：携帯電話番号）」及び「携帯（イラン）⑪（注：電話番号）」との各記載があるところ，被告人は後者の携帯電話をイラン国内で使用していた。
(3)　密売ノート及び控えノートの記載内容等
密売ノートにはＸの供述によると密売状況等の詳細の記録であるとされる多数の記載があり，また，控えノートにもこれとほぼ同一内容の記載がある。さらに，控えノートは，密売ノートと同一の記載事項を訂正する旨の書き込みがあったり，「ここまで精算した。」という意味のものを含めペルシャ語の書き込みが複数存在する。なお，密売ノート及び控えノートからは対照可能な指紋が採取されたが，これらの指紋中に被告人の指紋と一致するものはなかった。
(4)　顧客ノートの記載内容
顧客ノートは，その表紙に「７－０３－２０００」と書き込みがあるほか，見開き右頁の冒頭に「Ｖ（注：アルファベット人名）（「Ｖ´」の誤記と認められる。以下同じ）」として本件名刺に記載された前記被告人がイラン国内で使用していた携帯電話番号の記載がある。
(5)　被告人が逮捕時に所持していた手帳の記載内容被告人が逮捕時に所持していた手帳（以下「本件被告人の手帳」という。）には，Ｘの自宅等から押収された前記４の携帯電話番号等の記載がある。
７　密売ノート等の分析結果
密売ノートによれば，平成１２年４月１１日以降の小分け済み薬物の販売数が同日以降に仕入れた薬物の小分け数及び判示２ないし４の各犯行の際に所持していた小分け薬物の数の合計数より多くなっており，同日以前に仕入れた薬物が存在したことが窺われる。
また，密売ノート記載の売上総額から仕入総額を差し引いた残額の半額及び同売上総額から本件郵便貯金通帳の口座への総入金額を差し引いた残額は，いずれも前掲関係各証拠により認められる平成１２年６月２３日及び同年８月２５日の両日に行われた両替金額より多い。
第３　Ｘらの供述（当公判廷における各供述，前掲各公判調書及び各供述調書）の
概要
１　Ｘの供述の概要
二度にわたり，被告人から高給を支払うので規制薬物の密売に協力するよう誘われてこれに応じ，平成１０年１０月１５日から被告人とともに規制薬物の密売を始めたが，平成１１年８月ころ，密売をやめて帰国することを決意し，被告人と話し合った結果，Ｔが密売を引き継ぐことになり，平成１１年９月１６日，Ｙとともに母国ブラジルに帰国した。
ところが，被告人から電話で日本に戻ってこないかと誘われ，平成１２年２月２７日，Ｙとともに日本に再入国したところ，同年３月１日，Ｔがブラジルに帰国したため，同月９日被告人と交渉し，同月１０日，「売上金を折半とし，仕入費用も分担して負担する。」という約束で規制薬物の密売を再開した。規制薬物の密売を再開するにあたり，在庫分の代金として５０万円ないし１００万円を支払い，被告人から規制薬物を保管していた車の鍵，携帯電話，在庫目録等の資料を受け取った。
同年３月１０日から同年９月１１日までの間，被告人の指示に基づいて名古屋で薬物を仕入れ，被告人やＹとともにこれを小分けするなどして自動車内に保管し，ほぼ毎日，その日密売する薬物を車から取り出してレンタカーを使用して大阪市内で待機し，携帯電話で密売客からの注文を受けては規制薬物を密売し，売れ残りを前記自動車に戻すという方法で密売を続けた。
また，被告人の指示により規制薬物の販売数や売上金額等を記載した控えノートを毎日作成し，自分用のものとして密売ノートを作成した。控えノートは同年４月１１日以前から作成していた。
規制薬物の売上金は，ほぼ５日ごとにこれを折半し，その半額を，被告人が日本にいるときは，直接被告人に手渡して交付し，被告人が日本にいないときは，被告人から預かった本件郵便貯金通帳を使用してその口座に入金して交付した。なお，被告人は，控えノートに確認した旨の記載をしたこともあった。同年６月２３日，名古屋に大麻樹脂等を仕入れに行き，その後，被告人とともにコカイン等の小分けをし，被告人と手分けして薬物を密売したが，同月２５日から２７日ころ，Ｄに覚せい剤等を密売した際，被告人は車中にいた。また，同年７月被告人がイランに帰国する前日に，同人から必要があればアリストを使用してよいといわれてアリストの鍵を預かり，同年８月ころからアリストを規制薬物を保管場所として使用するようになった。
２　Ｙの供述の概要


平成１０年ころ，Ｘは，毎日午後６時ころに迎えに来た被告人とともに出かけ，翌日午前２時あるいは同３時ころ自宅に戻るという生活ぶりであった。Ｘから被告人と一緒にタバコの一種を販売していると説明されたことがある程度で，仕事の内容をＸから聞いていなかったが，その後，平成１１年７月か８月ころ，被告人及び被告人の妻Ｗから頼まれて覚せい剤や大麻の小分けを何度が手伝ったことがある。平成１１年９月，Ｘとともにブラジルに帰国した。平成１２年２月ころ，Ｘとともに日本に再入国し，Ｘが同年３月中旬ころから被告人とともに規制薬物の密売を始めたため，Ｘに同行して規制薬物の密売を手伝うようになって，Ｘとともに，同年４月中旬以降同年９月１１日までの間，ほぼ毎日規制薬物の密売を続けたが，Ｘは，被告人が日本にいるときは，密売を終わると被告人に会って売上金や売れ残りを渡しており，被告人が日本にいないときは，薬物と売上金を保管して，５日毎に被告人から渡された被告人名義の郵便貯金通帳を使用して被告人の取り分を入金していた。また，被告人の提案で，Ｘは売上管理のためのノートを作成していた。密売に従事中，Ｙにおいて自動車内でメモ紙に販売相手，販売薬物量，代金額等を記載し，Ｘにおいてそのメモを基に密売ノートとこれと同一内容の控えノートを作成した。被告人は，日本に来ると，Ｘから控えノート及び郵便貯金通帳を受け取り，Ｘとともに精算状況を確認し，自分が確認した日付けまで線を引いてサインしていた。また，Ｘは，被告人が同年４月に帰国する前に作成した顧客ノートを管理していた。
被告人は，Ｘと二人で薬物を小分けすることが多かったし，Ｘが名古屋に薬物を仕入れに行った際には，自ら密売を行うこともあったし，昀後にＤに覚せい剤等を密売した際には，被告人は自動車の後部座席に乗って密売に同行していた。第４　以上の前提事実及び証拠を前提として，本件各犯行について，被告人とＸらとの間に共謀が存在したか否かについて検討する。
１　本件郵便貯金通帳の口座と密売ノートの各記載を比較検討すると，平成１２年４月１７日以降の入金額が概ね密売ノート記載の当該時期における約５日毎の売上金額の半額に相当することや，同年８月２日以降の郵便貯金口座への入金がＸの手によるものであることに照らすと，本件郵便貯金通帳の口座は判示１の犯行に係る規制薬物の売上金の管理口座であったと認められるところ，同口座は被告人が平成１２年４月１７日に日本から出国する直前といえる同年３月３０日に新規開設され，被告人の出国の約１週間後である同年４月２４日から入金が行われており，被告人が日本国内にいるときは同口座への入金がなく，また，被告人が同年６月２７日までに同口座から１０００円を除く残額全額を出金したり，本件逮捕直前に所持していたキャッシュカードを使用してそこから出金しようとしたことを併せ考慮すると，Ｘによる判示１の犯行に係る売上金の半額の継続的入金は，被告人にその金員を交付するためになされていたと認めるに十分である。弁護人は，①本件郵便貯金通帳の口座は，被告人がイランショップからの商品代金の決済用に開設したものであって，頼まれてＸに同口座の使用を許したことがあるに過ぎず，被告人による前記各出金もＸに依頼されて行ったに過ぎない，②被告人は，同年７月１７日イランに帰国する際，同口座のキャッシュカードは持ち帰ったが，同口座の通帳と届出印はアリストに積んだままにしていたから，Ｘが同口座を利用することは可能であった，③被告人が逮捕された当日に同口座から出金しようとしたのは，イランから持ち込んだビデオ等の郵送費用として日本円の持ち合わせがなかったため，昀寄りの郵便局に立ち寄ったに過ぎず，仮に被告人が本件各犯行の共犯者であれば，自己名義の同口座に密売の売上金を入金させることや前記郵便局に長時間留まること自体が不自然不合理といわねばならないなどとして，要するに，Ｘが同口座を勝手に密売利益の管理口座として使用していたものであり，被告人は関知しない旨主張し，被告人も当公判廷でこれに沿う供述をする。しかしながら，①被告人の公判供述により認められる被告人の妻の出産時期やこれに伴う被告人の出国時期に照らすと，同年３月３０日の時点で被告人の供述するような理由で郵便貯金通帳の口座を新設する必要性は全く認められないし，被告人の公判供述によれば，被告人が同口座のキャッシュカードを所持した状態でＸが同口座を利用することになるところ，そのこと自体が不自然不合理というべきであるし，被告人の当公判廷における供述並びに検察官（６１）及び司法警察員（５０，５１）に対する各供述調書の謄本によれば，被告人は，同年６月に前後２回にわたり同口座から出金したこと自体を当初否認していたが，その後これを認めるなどその供述を著しく変遷させ，そのような供述の変遷について合理的な理由は見出せないこと，②被告人は，その公判供述によれば同口座への入金者がＸであることを容易に知ることができたはずなのに，捜査段階では知らない旨供述し，そのような供述をしたことについて合理的な理由は見出しがたいこと，③被告人の公判供述によれば，被告人が同口座から出金しようとしたのは郵送費用を捻出するためであったというのであるが，被告人は，その供述によれば，東京三菱銀行の預金口座から日本円を出金して前記ビデオ等の郵送手続をすませたにもかかわらず，その後も１０００円程度しか残高がないはずの前記郵便貯金口座に固執していたことになるのであって，そのこと自体が不自然不合理であるというべきこと等に照らすと，被告人の前記公判供述はいずれの点でも信用できず，弁護人の前記主張は理由がない。
２　Ｘは，判示１の犯行につき，仕入れ，小分け及び販売の各状況を密売ノートに詳細に記載し，加えて，これとほぼ同一内容の控えノートを作成していたところ，この控えノートには，その表紙に被告人の愛称である「Ｖ´」との記載があり，本文中にはペルシャ文字で「ここまで精算した」との記載があること，Ｘの所持に係る顧客ノートの冒頭には「Ｖ（注：アルファベット人名）」として被告人の母国における携帯電話の番号が記載されており，本件被告人の手帳にはＸらが判示１の犯行で使用した前記携帯電話の番号が記載されていたこと，Ｘらが判示１の犯行で使用した携帯電話中には被告人の妻の弟や姉名義のものがあり，被告人が本件で逮捕された際に本件名義変更書類を所持していたこと等の事実を総合考慮すれば，被告人がＸらの判示各犯行に何らかの形で深く関与していたと推認するに十分である。


弁護人は，Ｘらの供述によれば，控えノートから被告人の指紋が検出されて然るべきであるのに控えノートから被告人の指紋と一致するものは検出されておらず，また，同ノートの筆跡が被告人のものであるとの証明もない，本件名義変更書類はＹが被告人の妻に預けていたものをＹに頼まれて日本に持って帰ってきただけであるなどと主張する。
しかしながら，控えノートから被告人の指紋が検出されなかった点は，一般的に素手で証拠物に接触すれば常に対照可能な指紋が採取されるとは限らないのであり，前掲関係各証拠によれば，昀終的に被告人が控えノートに触れることができた時点から控えノートに対する指紋採取作業がなされるまでに相当期間が経過していることが認められるところ，控えノートから被告人の指紋が検出されなかったことは一概に不自然不合理であるとはいえない。また，控えノートのペルシャ語の筆跡が被告人のものであることの証明はないが，そのことのみで前記推認を左右しうるものではない。
３　そこで，前記１，２の検討を前提として，判示各犯行が被告人との共謀に基づくものであることを明言するＸらの前記各供述の信用性を検討すると，Ｘらの前記各供述は前記認定の各事実に沿うものであって，本件各犯行に至る経緯の点は，概ね相互に一致した具体的で一貫した供述であること，判示１の犯行状況のうち，被告人の日本滞在中の日々の密売状況の一部には，Ｘの供述とＹの供述との間に相反する部分があり，また，後記のとおり他の証拠と整合しない部分がないわけではないが，その余の部分は具体的で前提事実とも矛盾しない概ね相互に一致した供述であることに徴すると，Ｘらの前記各供述の信用性は十分である。弁護人は，Ｘらが，自己の刑事責任を軽減し，あるいは，密売組織の防衛等のため，無実の被告人に責任転嫁を図ろうとしている可能性が排斥できず，このことは，①密売開始の時期に関するＸの供述が捜査段階から明らかに変遷していること，②仕入先，密売ノートの作成状況及びＤに対して薬物を密売した際の被告人の同行の有無につき，Ｘらの供述には明らかな虚偽供述があること，③Ｘは被告人との共謀に関する事項になると極めて曖昧な供述に終始していること，判示１の犯行に至る経緯に関する供述は裏付証拠はないことに照らして明白であるから，Ｘらの前記供述はいずれも信用できない旨主張する。
なるほど，①弁護人請求に係るＸの司法警察員に対する平成１２年９月１５日及び同月１７日付け各供述調書によれば，密売の開始時期に関するＸの供述が一部変遷していることが認められ，②Ｄの前掲検察官調書によれば，Ｄは男女２人組の密売人から覚せい剤等を購入したというのであって被告人に相当する人物に関する供述部分はなく，Ｘ供述によれば密売ノートを一部破損したというのであるが，同ノートにはそのような破損の痕跡等は認められないなど，Ｘ及びＹの前記各供述の一部には他の証拠と矛盾し，その信用性に乏しい供述部分がないわけではない。しかしながら，弁護人が指摘する前記の各事情はいずれも本件各犯行に関する個々具体的な事情の１つに過ぎないところ，Ｘらが被告人らに誘われて薬物密売に関与した合計期間は相当長期間に及ぶこと等を考慮すると，個々具体的な事情につき，捜査段階における記憶喚起の経過で供述内容が若干変遷したり，他の証拠と矛盾する点があるとしても，そのことだけを理由にＸらの供述全体の信用性を否定することはできない。Ｘらが被告人に責任を転嫁しようとしていたとすると，Ｘらは，あらかじめ長期間にわたり，責任転嫁のため薬物密売利益をわざわざ本件郵便貯金通帳の口座に入金したり，顧客ノートや控えノートに被告人の関与を間接的にだけ示す記載をしてきたことになり，極めて不徹底であり了解しがたいところである。そして，被告人との共謀に関するＸらの前記供述は，前記のとおり多数の裏付事実や補強証拠によりその信用性が担保されていることに照らすと，弁護人指摘の事情をもってしてもその信用性が揺らぐものではない。４　前記１，２の各事実に加え，十分信用できるＸらの前記各供述を併せ考慮すれば，被告人が，Ｘらと共謀の上，判示の各犯行に及んだものと優に認められる。５　弁護人は，薬物の仕入れ，小分けから販売に至るまでの密売行為がすべてＸらにより行われているのであり，そこに被告人が入り込む余地はなく，被告人が薬物密売収益の半分を受け取るのは不自然であり，かえって，前記各携帯電話の発信履歴やＤに対する密売状況等に照らすと，Ｘらが薬物の仕入先として供述するＺ及びＡＡ等が本件各犯行の共犯者として疑われるのであり，被告人は，Ｘらにより密売収益のいわゆるマネー・ロンダリングもしくは密売組織又はその構成員等の防衛のためのカモフラージュに利用された可能性が否定できない旨主張する。しかしながら，本件のような密売組織による犯罪にあっては，証拠上必ずしもその全貌が明らかにならない場合のあることはやむを得ないのであり，Ｚ及びＡＡと被告人の関係が明らかでないこと自体は前記認定を左右するものではない。また，仕入先をＸに指示し，同人らに高収益をもたらす立場に被告人はいたのであるから，被告人に薬物密売収益の約半分を渡していた旨のＸらの公判供述は不自然不合理であるとはいえず，かえって，これまで検討を加えた諸点に加え，押収してある東京三菱銀行発行に係る総合口座兼貯蓄預金通帳１通（口座番号省略。平成１３年押第２０号の６１４。８４８）によれば，被告人名義の同預金口座には平成１０年１２月以降平成１２年４月ころまでに多額の出入金がある一方，本件郵便貯金通帳の口座への入金が始まった同月以降は被告人が国内にいる期間を含めほとんど入金がないと認められるところ，これらの事実や判示１の犯行当時における被告人の収入源につき被告人において合理的な説明をなしえないことをも考慮すると，弁護人主張の事実は前記認定に合理的な疑いを生じさせるものではなく，弁護人の前記主張は理由がない。
（法令の適用）


平成１５年（行ケ）第１１２号　特許取消決定取消請求事件（平成１６年７月１２日口頭弁論終結）
判　　　　決
原　　　　　　告　　　株式会社日本スペリア社
訴訟代理人弁理士　　　濱　田　俊　明
被　　　　　　告　　　特許庁長官　　小川　洋
指定代理人　　　　　　三　浦　　　悟
同　　　　　　　　　　綿　谷　晶　廣
同　　　　　　　　　　一　色　由美子
同　　　　　　　　　　伊　藤　三　男
主　　　　文
特許庁が異議２００１－７２２６９号事件について平成１５年２月１８日にした決定中，特許第３１５２９４５号の請求項１ないし３に係る特許を取り消すとの部分を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
(1)　原告は，名称を「無鉛はんだ合金」とする特許第３１５２９４５号発明（平成１１年３月１５日特許出願〔特願平１１－５４８０５３号〈以下「本件特許出願」という。〉，平成１０年３月２６日にした特願平１０－１００１４１号並びに同年１０月２８日にした特願平１０－３２４４８２号及び特願平１０－３２４４８３号〉に基づく優先権主張，平成１３年１月２６日設定登録，以下，この特許を「本件特許」という。）の特許権者である。
平成１３年８月１７日，同年９月２１日及び同年１０月３日，本件特許につき特許異議の申立てがされ，同申立ては，異議２００１－７２２６９号事件として特許庁に係属したところ，原告は，平成１４年３月１１日，本件特許出願の願書に添付した明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の記載等を訂正する旨の訂正請求（以下「本件訂正請求」という。）をした。特許庁は，同特許異議事件について審理した上，平成１５年２月１８日，「訂正を認める。特許第３１５２９４５号の請求項１ないし３に係る特許を取り消す。同請求項４に係る特許を維持する。」との決定（以下，同決定中『特許第３１５２９４５号の請求項１ないし３に係る特許を取り消す。』との部分を「本件決定」という。）をし，その謄本は，同年３月１０日，原告に送達された。(2)　原告は，本件決定の取消しを求める本訴を提起した後，平成１６年４月９日，本件明細書の特許請求の範囲の記載等を訂正する旨の訂正審判の請求をしたところ，特許庁は，同請求を訂正２００４－３９０７１号事件として審理した上，同年６月１０日，上記訂正を認める旨の審決（以下「本件訂正審決」という。）をし，その謄本は，同月２２日，原告に送達された。
２　特許請求の範囲の記載
(1)　設定登録時の特許請求の範囲の記載
【請求項１】Ｃｕ０．１～２重量％，Ｎｉ０．００２～１重量％，残部Ｓｎからなることを特徴とする無鉛はんだ合金。
【請求項２】好ましくはＣｕが０．３～０．７重量％の範囲である請求項１記載の無鉛はんだ合金。
【請求項３】好ましくは，Ｃｕ０．３～０．７重量％，Ｎｉ０．０４～０．１重量％の範囲である請求項２記載の無鉛はんだ合金。【請求項４】Ｓｎ－Ｃｕの溶解母合金に対してＮｉを添加した請求項１～３の何れか記載の無鉛はんだ合金。
【請求項５】Ｓｎ－Ｎｉの溶解母合金に対してＣｕを添加した請求項１～３の何れか記載の無鉛はんだ合金。
【請求項６】請求項１～３の何れかに対して，さらにＧｅ０．００１～１重量％を加えた無鉛はんだ合金。
(2)　本件訂正請求に係る訂正後の特許請求の範囲の記載（下線が訂正部分。）【請求項１】Ｃｕ０．３～０．７重量％，Ｎｉ０．０４～０．１重量％，残部Ｓｎからなることを特徴とする無鉛はんだ合金。
【請求項２】Ｓｎ－Ｃｕの溶解母合金に対してＮｉを添加した請求項１記載の無鉛はんだ合金。
【請求項３】Ｓｎ－Ｎｉの溶解母合金に対してＣｕを添加した請求項１記載の無鉛はんだ合金。
【請求項４】請求項１に対して，さらにＧｅ０．００１～１重量％を加えた無鉛はんだ合金。
(3)　本件訂正審決に係る訂正後の特許請求の範囲の記載（下線が訂正部分。なお，二重下線は，上記(2)との相違部分である。）（編注　二重下線は太字斜体で代用）
【請求項１】Ｃｕ０．３～０．７重量％，Ｎｉ０．０４～０．１重量％，残
部Ｓｎからなることを特徴
とする無鉛はんだ合金。
【請求項２】Ｓｎ－Ｃｕの溶解母合金に対してＮｉを添加した請求項１記載の無鉛はんだ合金。
【請求項３】Ｓｎ－Ｎｉの溶解母合金に対してＣｕを添加した請求項１記載の無鉛はんだ合金。
【請求項４】請求項１に対して，さらにＧｅ０．００１～１重量％を加えた無鉛はんだ合金。
３　本件決定の理由


平成１２年（行ケ）第４４号　審決取消請求事件
平成１２年５月２３日口頭弁論終結
判　　　　　　　決
原　　　　　　　告　　ルーセント　テクノロジーズ　インコーポレイテ
ッド
代表者            　　【Ａ】
訴訟代理人弁理士　　【Ｂ】
訴訟復代理人弁理士　　【Ｃ】
被　　　　　　　告　　富士通株式会社
代表者代表取締役　　【Ｄ】
訴訟代理人弁理士　　【Ｅ】
主　　　　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
３　この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
特許庁が平成１０年審判第３０３８５号事件について平成１１年１０月２９日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文１、２項と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は、「ＮｅｔＣａｒｅ」のローマ字を横書きしてなり、商品区分（平成３年政令第２９９号による改正前の商標法施行令の区分による。）第１１類の「電気通信機械器具及び本類に属する他の商品」を指定商品とする商標登録第２１４５９１８号商標（昭和６１年９月１７日に登録出願、平成元年６月２３日に設定登録、以下「本件商標」という。）の商標権者である。
被告は、平成１０年４月、商標法５０条に基づき、本件商標の全指定商品について商標登録の取消しの審判を請求し、同年５月１９日に同請求の予告登録がなされた。特許庁は、同請求を平成１０年審判３０３８５号事件として審理した結果、平成１１年１０月２９日に「商標法第５０条の規定により、登録第２１４５９１８号商標の登録は、取り消す。」との審決をし、その謄本を同年１１月２９日に原告に送達した。なお、出訴期間として９０日が付加された。
２　審決の理由
別紙審決書の理由の写しのとおり、原告が、審判の請求登録前３年以内に日本国内において、本件商標をその指定商品について使用したと認めることはできないと認定判断した。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
審決の理由Ⅰ（本件商標）及びⅢ（被請求人の主張）を認め、同Ⅱ（請求人の主張）及びⅣ（当審の判断）を争う。
審決は、商標法５０条１項の解釈を誤り（取消事由１）、本件商標が第１１類の「電気通信機械器具及び本類に属する他の商品」に使用されていたことを看過した（取消事由２）ものであって、これらの誤りが、それぞれ、審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、違法として取り消されるべきである。
１　取消事由１（商標法５０条１項の解釈の誤り）
審決は、「商標法５０条１項に規定する『継続して三年以上』の『継続』とは、商標権の移転等の存在の有無にかかわらず、前商標権者、現商標権者を通しての期間をいうものと解するのが相当」（審決書６頁末行～７頁３行）であると解釈したが、誤りである。
(1)　商標法５０条１項の立法趣旨は、現在使用されていない登録商標の商標権者を、その商標の使用希望者に変更することにある。
そして、同項によって保護されるはずである不使用登録商標の使用希望者が、自己の登録商標として使用するには、①不使用の登録商標を譲り受ける方法（本件商標につき原告の選択した方法、以下「原告の方法」という。）と、②不使用取消審判を請求して不使用商標の登録を取り消しながら、新たな商標出願をする方法（同じく被告の選択した方法、以下「被告の方法」という。）があり、原告の方法は、商標使用希望者がその商標を使用できるようにするという点で、同項の規定の目的を達すると同時に、無駄な商標出願を必要としないから特許庁の無用の負担を軽減するものである。この二つの方法において、商標権者の義務に差があってはならない。
ところが、審決のような解釈では、原告の方法を採った場合には、商標権が移転された日から使用の義務が生じるのに対し、被告の方法を採った場合には、権利が発生するまでの審査期間を含めて４年近くもの間使用義務が発生しないことになる。これでは、両者の間で著しい不均衡が生じ、明らかに不当である。(2)　商標法５０条１項は、「継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標・・・の使用をしていないときは」と規定している。ところが、商標権の移転があった場合には、前商標権者は、もはや商標権者ではない。審決のように、前商標権者の不使用期間を算入する考え方は、もはや商標権者ではない者を、同項の「商標権者」として取り扱おうとするものであって、文理に反する。(3)　同条２項によれば、商標登録の取消しを免れるためには、商標権者は、商標の使用をしていることを証明することが求められる。これは、商標の使用をしているかどうかは、商標権者が最もよく知っているはずであるという考えに立っている。しかし、権利が移転した場合には、現商標権者は、前商標権者による商標の使用について十分に把握できているとはいえず、前記のような考えは当てはまらない。このことからも、審決のように、前商標権者の不使用期間を算入する考え方は、誤りというべきである。
(4)　商標権を役員等や企業グループ内でたらい廻しにすることで不使用取消しを免れることができるとすれば、それは不当であるが、そのような場合には、個々の事案についてそれを脱法行為と判断することにより、不当な結果の発生を十分防止することができる。そのような特殊な場合があることを理由に、前商標権者の不使用期間を算入する考え方をとるべきではない。
２　取消事由２（本件商標使用の事実の看過）


(1)　原告は、通信機器の製造及び販売を業としており、企業向けに、大型交換機、顧客構内装置、キーテレホン、通信ケーブル、光ファイバ等を納入している。通常、原告の製品を顧客企業に納入するためには、ハードウエア（電気通信機械器具）のみならずソフトウエアも含めて、使用例、使用方法、採用した場合の利点等を提案し、顧客がこれを検討して採用される（買ってもらえる）ものである。したがって、甲第７号証の１（審判の乙第１号証）は、原告の商品を顧客に販売するためのものである。
(2)　原告の顧客は、原告から一括納入された製品群を見て、少なくとも、本件商標ＮｅｔＣａｒｅの名の下に統括管理された製品であると認識している。顧客は、特に、納入された製品を実際に使用する際には、原告が納入したマニュアルを見ながら操作するのであり、そのマニュアルには本件商標が記載されているから、その製品は、本件商標ＮｅｔＣａｒｅの名の下に統括管理された製品であると認識せざるを得ないのである。
(3)　一般に、メーカーにとって、役務の提供とその役務の提供する商品の販売は、一体不可分のものである。本件商標は、商品の提供とその商品を用いた役務の提供の両方に使用されていたものである。
(4)　原告の日本法人である日本ルーセント・テクノロジー株式会社は、音声処理電気装置を販売している。IntuityAudixは、原告が製造販売している音声処理電気装置である。そして、甲第７号証の１には、「弊社ルーセントテクノロジーは、このたび、IntuityAudix及びIntuityMessage   Managerアプリケーションインテグレーションサービスをご提供させていただく機会を得ましたことを大変喜ばしく思っております。」との記載があり、このことは、原告の顧客にIntuityAudixを提供する機会を得たことを示唆している。このように、原告は、顧客へのIntuityAudixの提供と一体をなすものとして、本件商標を使用していたのである。
第４　被告の反論の要点
１　取消事由１（商標法５０条１項の解釈の誤り）について(1)　不使用取消審判制度は、不使用の商標の登録を取り消すこと自体を目的としたものであって、原告の主張する「現在使用されていない登録商標の商標権者を、その商標の使用希望者に変更すること」を目的とするものではないから、それを前提とする原告の主張は、根拠がない。
(2)　不使用取消審判制度は、商標権者、専用使用権者、通常使用権者が３年以上継続して登録商標を使用していないという事実状態を問題としている。この前提に立てば、前商標権者といえども、不使用の時点においては商標権者であるから、商標法５０条１項の「商標権者」に当たるとすることこそ、文理に合致する解釈というべきである。
(3)　原告は、権利が移転した場合には、現商標権者は、前商標権者による商標の使用について十分に把握できているとはいえないと主張する。しかし、商標権の譲渡に当たっては、権利者との交渉の過程でその商標の使用状況を確認することができるはずであり、これを確認することは、譲受人として当然なすべきことである。
(4)　前商標権者の不使用期間を算入しないときには、商標権を役員等や企業グループ内でたらい廻しにすることで不使用取消しを免れることを許すことになる。原告の主張は、不使用取消審判制度の潜脱を許し、制度そのものを形骸化することにつながる。
２　取消事由２（本件商標使用の事実の看過）について(1)　原告は、甲第７号証の１について、原告の商品を顧客に販売するためのものであると主張するが、同証からは、そのような事情を窺うことができない。仮に、原告主張のとおりであるとしても、同証によっても、「ボイスメッセージシステム」が「音声処理電気装置」であること、その「ボイスメッセージシステム」を商品として顧客に販売していることは、何ら立証されていない。甲第７号証の１には、原告が主張するような「製品群」を示唆する記載はなく、顧客が甲第７号証の１を製品群として認識することは、あり得ない。(2)　仮に、原告が「音声処理電気装置」と主張する商品が存在したとしても、その商品の商標は、「IntuityAudix」であり、本件商標は、その商品とは別個の役務であるインテグレーションサービスに使用されていたものである。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（商標法５０条１項の解釈の誤り）について(1)　商標制度は、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とするものである。商標権が設定された後であっても、一定期間登録商標が使用されていない場合には、保護すべき対象である信用がないのであるから、その商標権は、商標制度の趣旨にそわないものであるのみならず、他人による同一又は類似商標の使用を阻み、他人の流通秩序への寄与を妨げることになって、国民一般の利益を不当に侵害するものである。そこで、請求により、このような商標登録を取り消そうとするのが、商標登録不使用取消制度の趣旨と解すべきである。
ある商標が使用されていないという事実がある場合、その後に商標権が譲渡されたとしても、その事実自体が消滅するものではない。また、その商標権について、保護すべき対象である信用がなく、それを存続させることが、商標制度の趣旨にそわないものであるのみならず、他人による同一又は類似商標の使用を阻み、他人の流通秩序への寄与を妨げることになって、国民一般の利益を不当に侵害するという状態も、譲渡によって変動するものでもない。そうである以上、商標登録不使用取消制度の趣旨からすれば、商標法５０条１項にいう「継続して三年以上」とは、商標権の移転の有無にかかわらないものであって、移転があった場合には前商標権者と現商標権者を通しての期間をいうものと解すべきである。上記「継続」について、これと同旨の解釈をした審決の判断に誤りはない。(2)原告は、商標法５０条１項の立法趣旨は、現在使用されていない登録商標の商標権者を、その商標の使用希望者に変更することにあると主張し、これを前提として、①不使用の登録商標を譲り受ける方法（原告の方法）と、②不使用取消審判を請求して不使用商標の登録を取り消しながら、新たな商標出願をする方法（被告の方法）という二つの方法において、商標権者の義務に差があってはならないと主張する。


しかし、商標法５０条１項を含め、不使用取消審判制度の趣旨は、前示のとおり、不使用商標の商標登録を取り消そうとするものであって、原告の主張するようなことにあるものではないから、原告の主張は、前提を欠くものである。また、不使用取消審判を請求しつつ、新たな商標登録出願をした場合には、取消審判が確定するまでは自己の商標を使用することができず（商標法７８条参照）、しかも、請求人の出願は、新たな出願として審査されるため、これが認められない場合もあり得るのに対して、商標を譲り受けた場合には、直ちにこれを使用することができるうえ、登録が認められないというおそれもないという点で、はるかに有利な立場に立つものである。したがって、原告の主張する二つの方法が、同列に論じられるものではないことは明らかであるから、原告の主張は、この点においても採用することができない。
(3)　原告は、商標権の移転があった場合には、前商標権者は、もはや商標権者ではないから、前商標権者の不使用期間を算入する考え方は、もはや商標権者ではない者を、商標法５０条１項の「商標権者」として取り扱おうとするものであって、文理に反すると主張する。
しかし、同項は、「継続して三年以上日本国内において商標権者・・・が各指定商品又は指定役務についての登録商標・・・の使用をしていないときは」という文言の規定である。そして、商標権が譲渡されたとしても、譲渡人である前商標権者は、譲渡前の時点では、「商標権者」であるから、その「商標権者」が、譲渡前において登録商標の使用をしていないときは、同項の規定にいう「商標権者・・・が各指定商品又は指定役務についての登録商標・・・の使用をしていないとき」との要件に当たると解して、何ら文理に反するところはない。原告の主張は、同項の「商標権者」を、「不使用取消審判が請求された時点の商標権者」ないし「現在の商標権者」と限定解釈するものと解されるが、そのように限定しなければならない根拠はない。
(4)　原告は、商標権が移転した場合、現商標権者は、前商標権者による商標の使用について十分に把握できているとはいえないから、商標の使用をしていることの証明責任を商標権者が負う同条２項の解釈からも、前商標権者の不使用期間を算入する考え方は、誤りというべきであると主張する。
しかし、商標権を譲り受けた者は、商標権の譲受けが前商標権者との契約による場合には、容易に使用状況を確認することができるし、また、仮にこれを確認することができない場合には、不使用商標である危険性を考慮したうえで、譲り受けるか否かを選択することもできるものである。したがって、商標権が移転した場合に、現商標権者が前商標権者による商標の使用について、証明責任を負うとしても、何ら不合理なことではない。
２　取消事由２（本件商標使用の看過）について
(1)　甲第７号証の１によって、原告が、本件商標を指定商品である「電気通信機械器具及び本類に属する他の商品」について使用をしていたと認めることはできない。他にもこれを認めるに足りる証拠はない。
(2)　原告は、原告の製品を顧客企業に納入するためには、ハードウエア（電気通信機械器具）のみならずソフトウエアも含めて、使用例、使用方法、採用した場合の利点等を提案し、顧客がこれを検討して採用される（買ってもらえる）ものであるから、甲第７号証の１は、原告の商品を顧客に販売するためのものであると主張する。
しかし、甲第７号証の１によれば、同証には、審決の理由Ⅳ２(1)②の認定に係る各記載があることが認められる反面、「音声処理装置」ないし「電気通信機械器具及び本類に属する他の商品」についての記載も、本件商標が「音声処理装置」ないし「電気通信機械器具及び本類に属する他の商品」についてのものであることを窺わせる記載も、あるものとは認められない。そうである以上、甲第７号証の１は、審決が認定するとおり、顧客が「ボイスメッセージシステム」を導入するに当たり、原告がシステム設計をし、各種データを投入するサービスや、システム管理者の養成サービスなどの役務の提供に関する書類というべきであって、仮に、究極的には原告の商品を顧客に販売するという目的をも有しているとしても、これを商品「音声処理装置」ないし「電気通信機械器具及び本類に属する他の商品」についての広告、定価表又は取引書類とすることはできない。(3)　原告は、原告の顧客が納入された製品を実際に使用する際には、原告が納入したマニュアルを見ながら操作するのであり、そのマニュアルには本件商標が記載されているから、その製品は、本件商標ＮｅｔＣａｒｅの名の下に統括管理された製品であると認識せざるを得ないと主張する。
しかし、原告主張に係るマニュアルに本件商標が記載されていると認めるに足りる証拠はない。仮に、原告主張に係る「マニュアル」が甲第７号証の１であるとしても、これをみながら「音声処理装置」ないし「電気通信機械器具及び本類に属する他の商品」を操作した顧客が、それについて本件商標が付されているものと認識するとは認められない。
(4)原告は、一般に、メーカーにとって、役務の提供とその役務の提供する商品の販売は一体不可分のものであり、本件商標は、商品の提供とその商品を用いた役務の提供の両方に使用されていたものであると主張する。しかし、メーカーにとって、役務の提供とその役務の提供する商品の販売とが密接な関係があるとしても、そのことによって、直ちに、役務に関する広告、定価表又は取引書類が、商品に関する広告、定価表又は取引書類となる筋合いのものではない。そして、本件商標が、商品「音声処理装置」ないし「電気通信機械器具及び本類に属する他の商品」に関する広告、定価表又は取引書類に使用されたことを認めるに足りる証拠がないことは、前示のとおりである。
(5)　原告は、甲第７号証の１にある、「弊社ルーセントテクノロジーは、このたび、IntuityAudix及びIntuityMessage   Managerアプリケーションインテグレーションサービスをご提供させていただく機会を得ましたことを大変喜ばしく思っております。」との記載について、IntuityAudixは、原告が製造販売している音声処理電気装置であるから、原告は、顧客へのIntuityAudixの提供と一体をなすものとして、本件商標を使用していたと主張する。
しかし、甲第９号証及び前記(2)の認定に係る甲第７号証の１の記載に照らせば、原告主張に係る記載は、甲第７号証の１が役務の提供に関する書類であって、ただ、その役務が「IntuityAudix」という商標の「音声処理電気装置」と関係があるということを表すものにすぎないものと認められるから、同証が「音声処理電気装置」の広告、定価表又は取引書類であるということはできない。原告の主張は、採用することができない。


平成１３年（行ケ）第２６９号　特許取消決定取消請求事件
平成１４年１０月２４日口頭弁論終結
判　　　　　　決
原　　　告　　　　日本電気株式会社
訴訟代理人弁理士　鈴木康夫，臼田保伸
被　　　告　　　　特許庁長官　太田信一郎
指定代理人　　　　伊波　猛，石川昇治，砂川　克，大野克人，林　栄二
主　　　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１　原告の求めた裁判
特許庁が平成１０年異議第７４５９７号事件について平成１３年４月１７日にした決定のうち，「特許第２７２７９８２号の請求項１に係る特許を取り消す。」との部分を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
第２　前提となる事実
１　特許庁における手続の経緯
(１)　本件特許
特許権者　　　　日本電気株式会社（原告）
発明の名称　　　インクジェット式プリントヘッド
特許番号　　　　特許第２７２７９８２号
出願日　　　　　平成６年１０月２８日
設定登録日　　　平成９年１２月１２日
(２)　本件手続
特許異議申立人　キャノン株式会社
特許異議申立日　平成１０年９月１８日（平成１０年異議第７４５９７号）訂正請求日　　　平成１２年８月１日（本件訂正請求）
決定日　　　　　平成１３年４月１７日
決定の結論　　　「特許第２７２７９８２号の請求項１に係る特許を取り消す。同請求項２ないし３に係る特許を維持する。」なお，理由中において，本件訂正請求は認められないとされた。
決定謄本送達日　平成１３年５月２１日（原告に対し）
２　本件発明の要旨
(１)　本件訂正請求前のもの（各請求項に係る発明を「本件発明１」（請求項１の場合）などとそれぞれいう。）
【請求項１】発熱抵抗体が設けられた基板と，前記発熱抵抗体に対応した熱作用部を含むインク供給路を区画する流路形成部材（Ａ－１）と，前記インク供給路に連なるインク吐出口を有し前記基板上に前記流路形成部材を介して積層されるオリフィスプレート（Ａ－２）とを備え，前記発熱抵抗体を発熱させて前記インク吐出口からインク滴を吐出させるインクジェット式プリントヘッド（Ａ－３）において，吐出する前記インク滴の量ｑと，前記インク吐出口の面積Ａと，前記インク滴の吐出後に一旦後退した後復帰して前記インク吐出口から突出するメニスカスの最大突出量ｈとの関係が，「０＜ｈ＜０．３（ｑ／Ａ）」になるように上記インク供給路の流路抵抗を設定することを特徴としたインクジェット式プリントヘッド。【請求項２】前記インク滴の量ｑと，前記インク吐出口の面積Ａとの関係を，「π（３ｑ／（４π））２／３≦Ａ≦π（３ｑ／（２π））２／３」に設定したことを特徴とした請求項１記載のインクジェット式プリントヘッド。【請求項３】前記インク滴の吐出後に前記インク吐出口内に後退したメニスカスがインク吐出口に復帰するまでの時間ｔ１と，プリントヘッドの動作における最小の周期ｔｍｉｎとの関係を，「０．９×ｔ１＜ｔｍｉｎ＜１．１×ｔ１」に設定したことを特徴とした請求項１記載のインクジェット式プリントヘッド。(２)　本件訂正請求（平成１２年８月１日付け）に係るもの（下線部分が訂正箇所。各請求項に係る発明を「訂正発明１」（請求項１の場合）などとそれぞれいう。）
【請求項１】発熱抵抗体が設けられた基板と，前記発熱抵抗体に対応した熱作用部を含むインク供給路を区画する流路形成部材（Ａ－１）と，前記インク供給路に連なるインク吐出口を有し前記基板上に前記流路形成部材を介して積層されるオリフィスプレート（Ａ－２）とを備え，前記発熱抵抗体を発熱させて前記インク吐出口からインク滴を吐出させるインクジェット式プリントヘッド（Ａ－３）において，吐出する前記インク滴の量ｑと，前記インク吐出口の面積Ａと，前記インク滴の吐出後に一旦後退した後復帰して前記インク吐出口から突出するメニスカスの最大突出量ｈとの関係が，「０＜ｈ≦０．２（ｑ／Ａ）」になるように上記インク供給路の流路抵抗を設定することを特徴としたインクジェット式プリントヘッド。【請求項２】と【請求項３】は，上記(１)の本件訂正請求前のものと同文。
３　決定の理由
決定の理由は，【別紙】の「異議の決定の理由」に記載のとおりである。要するに，(1)　訂正発明１は，刊行物１（特開平６－１９１０３０号公報，本訴甲４）に記載された発明と実質的に同一であり，また，そうでなくても，刊行物１に記載された発明から当業者が容易に発明をすることができたものであって（もっとも，訂正発明２，３については当業者が容易に発明をすることができたものとは認められないとした），特許法２９条１項あるいは２項の規定により，特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから，本件訂正請求は認められない，(2)　異議の対象となる本件訂正請求前の本件発明１については，上記と同旨の理由により，刊行物１に記載された発明と実質的に同一であるか，刊行物１に記載された発明から当業者が容易に発明をすることができたもので，特許法２９条１項３号あるいは２項の規定により，特許を受けることができず，さらに，特許を受けようとする発明の構成が明確に把握することができないので特許法３６条４項，５項の要件をも満たさないから，本件発明１についての特許は取り消されるべきものである，しかし，本件発明２，３についての特許は，取り消すべき理由はない，というものである。
第３　原告主張の決定取消事由の要点


決定は，刊行物１（甲４）の認定において，メニスカスの最大突出量の認定を誤り（取消事由１），インク吐出口面積の認定を誤り（取消事由２），本件訂正発明１の数値限定の関係を満たすものと誤って認定し（取消事由３），本件訂正発明１の数値限定の臨界的意義を誤認（取消事由４）したものであり，これらの誤りにより本件訂正請求を認めなかったことは，決定の結論に影響を及ぼす違法なものであるから，決定は取り消されなければならない。
１　取消事由１（メニスカスの最大突出量に関する認定の誤り）(１)　決定は，刊行物１（甲４：特開平６－１９１０３０号公報）記載の図１０，１１を参照して，「吐出しているインク路におけるインクリフィル（インク滴の吐出後に一旦後退した後復帰してインク吐出口から突出する）時のメニスカスの最大突出量が少なくとも０～２０μｍの範囲内であることが記載されている。」，「メニスカスの最大突出量は図からみて少なくとも０～２０μｍの範囲における中間部分，即ち，１０μｍに近似した値と認められる」との認定判断をしている。刊行物１の図１０，１１には，上記刊行物記載の発明の第１実施例におけるメニスカス振動を表す線図（図１０）と，従来例のメニスカス振動を表す線図（図１１）が記載されている。これらの線図は，横軸に時間（μｓ），縦軸にメニスカス位置（μｍ）が示されており，またその縦軸には，－２０，０，２０，４０，６０，８０という数字が表示されているが，この縦軸には，０の位置を除いて，－２０，２０，４０，６０，８０が縦軸上のどの位置であるかを示す目盛が示されていないので，これらの線図からは，メニスカスの位置の具体的数値を測定することは不可能である。よって，決定の上記認定判断は誤っている。(２)　被告は，乙第１号証（甲４の図１０，図１１を拡大して，－２０，０，２０，４０，６０，８０の数字に－１０を付加し，各数字に対応する目盛を付したもの）を提出して縷々反論しているが，乙第１号証は，刊行物１の図１０，１１のメニスカス位置（μｍ）を示す縦軸上の数値－２０，０，２０，４０，６０，８０の近傍に，被告指定代理人が単にメモリを付したにすぎないものであって，例えば乙第１号証の図１０では各数値の中心よりも若干下にずれた位置に目盛が付されているのに対し，図１１では各数値の中心よりも若干上にずれた位置に目盛が付されており，また，付されたメモリ間隔も一定しておらず，証拠能力があるとはいえないものである。すなわち，このような証拠能力のない資料を提出しなければメニスカス位置の認定を行うことができないこと自体，決定が誤っていることが明白である。
２　取消事由２（インク吐出口面積に関する認定の誤り）(１)　決定は，刊行物１に記載された発明におけるインク吐出口の形状について，図６等を見た場合，長方形のものが一応想定されるとしながら，その形状は正方形や円形に近似したものであるとするのが相当であるとして，インク吐出口の面積は１２２５μｍ２に近似した値となる旨の認定判断をしている。インク吐出口の形状が正方形や円形に近似したものとするのが相当であるとする理由は全く不明であるが，少なくとも刊行物１の図６に記載されたインク吐出口２の形状は，横幅の方が大きい長方形であることは図面の記載から明白である。決定が，インク吐出口の形状は通常，正方形や円形に近似したものであると認定した根拠として引用された刊行物２（甲５：特開平３－２４７４５５号公報）及び刊行物３（甲６：特開平４－１０９４０号公報）をみても，インク吐出口の形状として，必ずしも正方形あるいは円形が採用されるとは限らないものであり，さらに，刊行物１の図６には長方形の吐出口が記載されていることは明白であるから，上記の認定判断は誤りである。
刊行物１には，図６に記載のインク吐出口２は，吐出口ピッチが７０．５μｍで，インク路の高さが３５μｍであることが記載されているだけであって，吐出口２の横幅の具体的値が記述されていない以上，吐出口２の横幅は少なくとも７０．５μｍよりは小さい値であると推定することができるにすぎない。したがって，仮に，刊行物１記載の吐出口の面積を想定して本件訂正発明１と対比するのであれば，条件が最も厳しくなる吐出口の横幅が７０．５μｍに近い値を設定して比較するのが相当である。上記認定判断は，決定の結論を導くための我田引水であると解するほかはないものである。
(２)　被告は，「図６，８のインク吐出口を図面上で実際に計って，そのおおよその大きさや寸法を得ることを妨げる特段の事情もない」旨主張するが，被告も認めているように図６，８は設計図ではなく，記録ヘッドを単に模式的に示した分解斜視図にすぎず，図面上で計られた寸法が実際の寸法を表している保証は全くない。例えば，刊行物１の段落【００３６】には，図６に示された記録ヘッドの仕様について，インク路長さ３５５μｍ，インク路高さ３５μｍ，ダンパ室の容積４０ｐｌであることが記載されているが，インク路高さが３５μｍであることを基準として，図６におけるインク路長さ及びダンパ室の容積を図面上の寸法を実際に計って求めてみると，インク路長さは約２０５μｍ，ダンパ室の容積は約３０ｐｌとなり，上記段落【００３６】に記載された値とは明らかに異なっている。したがって，単なる模式図にすぎない図６，８のインク吐出口を図面上で実際に計ってその大きさや寸法を得ることを妨げる事情は大いにある。
(３)　また，被告は，「決定が，インク吐出口を図面上で実際に計って高さに対して幅が約１．２５倍である（乙第２号証参照）とし，面積を約１５３０μｍ
２と認
定判断したことについて，格別の誤りはない」旨主張し，乙第２号証（甲４の図６及び図８を拡大した図）を提出しているが，乙第２号証を見ると，刊行物１記載の図面６，８を拡大した図面に対して，被告指定代理人が，そのインク吐出口の高さ及び幅を示す位置に，「１」，「約１．２６」等の数値を単に付したにすぎないものであって，この「乙第２号証」によって，「インク吐出口を図面上で計ると，高さに対して幅が約１．２５倍である」ことがなぜ立証されるのか全く不明である。ちなみに，被告が提出した乙第２号証（その１）における「１」，「約１．２６」という数値が付されているインク吐出口の高さと幅を計ってみると，高さは約２４ｍｍ，幅は約３３ｍｍであり，その比は約１．３８倍となり，被告が認定している約１．２５倍よりははるかに大きな値となっている。


したがって，刊行物１の図６，８のインク吐出口を図面上で実際に計って約１５
３０μｍ
２とした決定の認定判断が誤りであることは明白である。３　取消事由３（数値限定の関係の充足性に関する認定の誤り）(１)　決定は，刊行物１に記載された発明のインク吐出口の面積を１２２５μｍ２，メニスカスの最大突出量を１０μｍとした計算値に基づいて，本件訂正発明１の「０＜ｈ≦０．２（ｑ／Ａ）」の関係を満たすものであるとの認定判断をしている。
前記のとおり，刊行物１には，インク吐出口の面積が１２２５μｍ２であるという記載はないので，このような記載のない数値を用いて，０．２（ｑ／Ａ）を計算してみても全く意味のないことである。さらに，刊行物１には，メニスカスの最大突出量が１０μｍであるという記載もない。
したがって，上記認定判断は誤りである。
(２)　決定は，刊行物１の図６，８を実際に計って求めたインク吐出口（高さに対して幅が約１．２５倍）の面積を約１５３０μｍ
２とし，この場合であっても，本
件訂正発明１の「０＜ｈ≦０．２（ｑ／Ａ）」の関係を満たすとの認定判断をしている。
前記のとおり，刊行物１の図６，８がその実物どおりの寸法を正確に表現しているという保証は全くなく，その図面等からインク吐出口の面積を１５３０μｍ
２と推
定することは不可能である。また，メニスカスの最大突出量１０μｍなどという記載も全くない。
また，刊行物１の図１０に記載されたメニスカス振動を表すグラフは，刊行物１の図６に記載された断面が長方形であって刊行物１には明記されていない所定の面積を有するインク吐出口の場合のメニスカス振動を示すものであって，インク吐出
口の面積が「１２２５μｍ
２あるいは１５３０μｍ２」の場合のメニスカス振動を示しているわけではない。
したがって，このような数値を勝手に設定して刊行物１記載の技術認定を行うことは誤りであり，刊行物１に記載された発明には，「０＜ｈ≦０．２（ｑ／Ａ）」の関係を満たすものであると認定し得るような記載は全くないから，被告の主張は失当である。
４　取消事由４（数値限定の臨界的意義の誤認）
(１)　決定は，訂正発明１において「０＜ｈ≦０．２（ｑ／Ａ）」についての臨界的意義が必ずしも明らかになっていないから，刊行物１に記載された発明が「０＜ｈ≦０．２（ｑ／Ａ）」の関係を満足しないことになったとしても，両発明に格別の差異があるとは認められず，刊行物１に記載された発明において，「０＜ｈ≦０．２（ｑ／Ａ）」と規定する程度のことは容易であって，刊行物１に記載された発明から当業者が容易に発明することができたものと認められるから，特許法２９条（１項あるいは）２項の規定により独立して特許を受けることができないとの趣旨の認定判断をしている。
しかし，訂正発明１は，吐出する前記インク滴の量ｑと，前記インク吐出口の面積Ａと，前記インク滴の吐出後にいったん後退した後復帰して前記インク吐出口から突出するメニスカスの最大突出量ｈとの関係が，「０＜ｈ≦０．２（ｑ／Ａ）」になるように上記インク供給路の流路抵抗を設定することにより，吐出を行ったインク路のインクメニスカスが出口に達した直後に次の吐出を行っても，当該インク路のインク滴形状は歪むことがなく，低速サテライトの発生もなく，また，インク溢れも発生しにくいため，吐出方向性が悪くなって印字品質を悪化させたり，気泡巻き込みで吐出不良を招くこともなく，散りのない状態で印字の高速化を成し得るという作用効果を奏するものである。これに対し，刊行物１記載の発明は，吐出を行ったインク路に隣接した「吐出していないインク路」のメニスカス位置をその問題点とし，各インク路のヒータよりも共通液室側にインク圧力の変化を吸収するダンパ部を設けることにより，各インク路間で相互のインク吐出によって生じる影響，すなわちクロストークを低減しているものであって，訂正発明１と刊行物１記載の発明とは，技術的に格別の差異があることは明らかである。(２)　特許庁が平成５年６月に発行した特許・実用新案審査基準（甲９）では，その第Ⅱ部，特許要件，第２章，新規性・進歩性の２．８に，数値限定を伴った発明の進歩性の考え方が示されており，課題が異なり，効果が異質の場合は，数値限定を除いて両者が同じ構成を有していたとしても，数値限定に臨界的意義を要しない旨規定されている。
(３)　訂正発明１は，刊行物１に記載された発明と実質的にも同一ではなく，さらに，両発明の作用効果は，全く異質のものであって，刊行物１に記載された発明から当業者が容易に発明をすることができたものでもないことは明らかである。
第４　被告の主張の要点
１　取消事由１（メニスカスの最大突出量の認定の誤り）に対して(１)　刊行物１の図１０，１１の記載において，メニスカス位置（μｍ）を示す縦軸の「－２０，０，２０，４０，６０，８０」との各数字は，「０」を基準にして縦軸上にほぼ一定の間隔，つまり，一定の割合で配列されていることは明らかである。したがって，数字位置に対応する目盛が縦軸上に逐一付されていないとしても，数字位置においてはその数字により，あるいは，数字間の中途位置においてはそれに見あう数字間の割合により，メニスカス位置の量が規定されることは明らかである。そして，横軸における経過時間毎のメニスカス位置の量は，図上，当該メニスカス位置に接し（あるいは交叉し）かつ横軸に平行する線が縦軸に直交する位置において計測することができることは明らかである。(２)　そこで，乙第１号証によれば，図１０，１１において，インクリフィル時のメニスカスの最大突出量を計測すると，両図とも，０～２０μｍの範囲内であり，さらに，その値が１０μｍに近似した値になることも充分に見て取れるものである。
(３)　乙第１号証は，原告の主張のとおり，「数値・・・の近傍に，被告・・・が単にメモリを付したにすぎないもの」であって，そのメモリの付し方に位置ずれ等があるとしても，乙第１号証の図１０，１１には，上記各数値がほぼ一定の間隔で付されているとともにグラフの線が明瞭に描画されていることから，メニスカスの最大突出量が縦軸上のどの位置にあって，それがどの程度の数値に相当するのかが，目盛の位置によらずとも容易に推定可能であり，乙第１号証には証拠能力がある。


２　取消事由２（インク吐出口面積の認定の誤り）に対して(１)　刊行物１の明細書中には，インク吐出口について，吐出口ピッチが７０．５μｍでインク路の高さが３５μｍであることが記載されているだけで，吐出口の横幅の具体的数値は記述されていない。しかし，インク路隔壁は機械的な強度をもって区画するため図面上に表現された程度の厚み（横幅）が必要であると推測することができ，刊行物２，３や特公平３－７６６７２号公報（甲７）により，インク吐出口の形状として，正方形や円形にしたものも周知であり，刊行物２には，インク路の並びピッチ６３．５μｍに対して，インク路の断面２０μｍ×２５μｍであるが，直径２５μｍの円筒形であると近似したことが記載されているから，インク吐出口の面積の計算の便宜上から，正方形や円形に近似したものとし,インク吐出口の面積を１２２５μｍ２に近似した値と認定したものであって，そこに原告主張のような格別の誤りはない。
(２)　決定では，刊行物１記載の発明におけるインク吐出口の形状について，設計図面ではないが，図６，８の記載から判断したとしても，高さに対して幅が約１．２５倍というような長方形のものが一応想定されると記載しており，インク吐出口の形状として，長方形のものを格別に排除して正方形や円形に限定してはおらず，また，図６，８のインク吐出口を図面上で実際に計って約１５３０μｍ２と認定判断したことについても，部材あるいは部品を図面上で実際に測ってそのおおよその大きさや寸法を得ることを妨げる特段の事情もないから，インク吐出口を図面上で実際に計って高さに対して幅が約１．２５倍である（乙２参照）とし，面積を約
１５３０μｍ
２と認定判断したことについて，格別の誤りはない。
(３)　原告は，乙第２号証（その１）のインク吐出口の高さと幅を計ってみると，高さは約２４ｍｍ，幅は約３３ｍｍであり，その比は約１．３８倍となる旨主張するが，乙第２号証（その１）における「１」，「約１．２６」という数値が付されているインク吐出口以外のインク吐出口の高さと幅については，原告も認めているように，すべて「約１．２５倍」の範疇にあり，上記の「１」，「約１．２６」という数値が付されているインク吐出口についても，被告が，各線分の中心軸線及び交点を基準にして計ると，高さが約２５．５ｍｍ，幅が約３２．５ｍｍであるから，その比は約１．２７倍となり，「約１．２５倍」の範疇に入るのであって，インク吐出口の寸法及び面積の認定に誤りがあるとはいえない。なお，原告の主張のように，インク吐出口の寸法が，高さに対して幅が「約１．３８倍」であるとしても，訂正発明１の数値限定の関係を満たすものである。３　取消事由３（数値限定の関係の充足性に関する認定の誤り）に対して(１)　訂正発明１においては，「インク供給路の流路抵抗」を，その「流路抵抗」についての直接的な記載を避け，インクリフィル時のメニスカスの最大突出量とインク吐出口の面積とインク滴の量との関係によって規定しようとするものであるから，刊行物１記載の発明と訂正発明１とを比較するに際しては，刊行物１記載の発明におけるインクリフィル時のメニスカスの最大突出量とインク吐出口の面積とインク滴の量との関係を考慮する必要があるところ，刊行物１には，それらの計算根拠となる各数値のすべてが具体的に記載されているわけではない。(２)　しかし，刊行物１記載の発明の記録ヘッドにおいて，上記計算根拠となる各数値としては，図面等から明らかに一定の範囲で推定可能なものである場合，範囲で規定した数値よりもある１つの数値にすることが計算する上で，また，本件訂正発明１と比較する上で，好ましいことから，あえて，代表的に，「メニスカスの最大突出量１０μｍ」，「インク吐出口の面積１２２５μｍ２」，「インク吐出口の
面積１５３０μｍ
２」等の数値に設定したものである。
そして，上記代表的な数値については，既に述べたように，その認定判断に格別の誤りはない。
４　取消事由４（数値限定の臨界的意義の誤認）に対して(１)　プリンタの技術分野においては，一般に，インク吐出口の寸法，内部形状，インク滴の量，流路抵抗等については，記録結果が最適となるように種々実験的に定められ，その数値をどのようなものとするかは設計的事項であると考えられるところ（本件特許明細書（甲２）にも，【発明が解決しようとする課題】の欄に，従来，インク吐出口の径や流路抵抗を工夫することが行われていた旨の記載がある。）であり，本件特許明細書（甲２）をみても，本件訂正請求に係る特許請求の範囲に記載された「０＜ｈ≦０．２（ｑ／Ａ）」の関係式により流路抵抗を定めることによる効果については，必ずしも明確に記載されているわけではなく，しかも，唯一の実施例として示された図７の「本実施例」のものは，０．２（ｑ／Ａ）の値が６．７６μｍとなって，ｈ（７μｍ）よりも小さくなり，上記「０＜ｈ≦０．２（ｑ／Ａ）」の関係式を満たさないものであり，数値限定の臨界的意義は明らかではない。
(２)　したがって，インク供給路の流路抵抗において，訂正発明１と刊行物１記載の発明とで格別の違いはないものであることは明らかであり，刊行物１記載の発明に基づいて，訂正発明１の新規性あるいは進歩性の判断を行っている決定に誤りはない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（メニスカスの最大突出量の認定の誤り）について原告は，決定が刊行物１記載の図１０，１１を参照して，インクリフィル時のメニスカスの最大突出量が少なくとも０～２０μｍの範囲内であると認定したことについて，刊行物１記載の図１０，１１の縦軸には目盛が示されていないので，メニスカスの位置の具体的数値を測定することは不可能であり，また，被告が作成した乙第１号証は，単に図１０，１１を拡大して目盛を付したにすぎず，目盛の位置や間隔も一定していないから，証拠能力（証明力の趣旨と解される。）があるとはいえない旨を主張する。


そこで検討するに，甲第４号証によれば，図１０は「上記第１の実施例におけるメニスカス振動を表す線図である。」と記載され，図１１は「従来例のメニスカス振動を表す線図である。」と記載されており，いずれもメニスカス振動を精密に表したものとはいえないとしても，メニスカス位置（μｍ）を示す縦軸の「－２０，０，２０，４０，６０，８０」との各数字は，「０」を基準にして縦軸上にほぼ一定の間隔で配列されていることから，インクリフィル時のメニスカスの最大突出量を概略計測し得るのであり，計測結果が両図とも０～２０μｍの範囲内となり，さらに，その値が１０μｍに近似した値になることが明らかである。なお，乙第１号証自体は，原告主張のとおり，単に刊行物１の図１０，１１を拡大して目盛を付した説明図にすぎず，乙第１号証を参照しなくても，刊行物１（甲４）によりメニスカスの最大突出量を概略計測することが可能であるから，被告の主張を説明するための乙第１号証について証拠能力や証明力を問題とする余地はない。
よって，取消事由１は理由がない。
２　取消事由２（インク吐出口面積の認定の誤り）について(１)　原告は，決定が刊行物１に記載された発明におけるインク吐出口の形状について，正方形や円形に近似したものであるとするのが相当であるとして，その面積は１２２５μｍ２に近似した値であると認定した点は誤りである旨主張する。そこで，甲第４号証をみると，図６は第１の実施例の記録ヘッドを模式的に示す分解斜視図であり，図８は第２の実施例の記録ヘッドを模式的に示す分解斜視図であると記載されており，図６に記載のインク吐出口２は，吐出口ピッチが７０．５μｍで，インク路の高さが３５μｍであることが記載されているのみであって，吐出口２の横幅の具体的な数値が記述されていないことは原告主張のとおりであるが，インク路隔壁は，機械的な強度のためある程度の厚みが必要であること，吐出口の横幅は，吐出口のピッチである７０．５μｍからインク路隔壁の厚みを減算した値であることも明らかである。
そして，甲第５号証（刊行物２）には「現実のインク路の断面は２０（μｍ）×２５（μｍ）であるが，直径２５（μｍ）の円筒型であると近似した。」（３頁左下欄）と，断面積を円形近似することが記載されている。また，甲第６号証（刊行物３）には，９頁の第１表及び第２表に実施例４～１５が記載されており，インク吐出口の形状は，実施例４～１１及び実施例１５が正方形であり，実施例１２が円形であって，実施例１３及び実施例１４のみ幅４０μｍ×高さ３０μｍの長方形であることが示されている。さらに，甲第７号証（特公平３－７６６７２号公報）には，従来のインクジェット・プリンタについて「ノズル３１の大きさはその直径が約０．０７６ｍｍである。」（７欄３３～３４行及び第８図，第９図）と記載され，インク吐出口の形状が円形であることが示されている。そうすると，刊行物１に記載された発明におけるインク吐出口の形状は明らかではないが，インク吐出口の形状として正方形や円形のものは広く使用されており，長方形のものにおいても円形近似がなされていることから，インク吐出口の面積計算の便宜上，正方形や円形に近似したものとして計算し，インク吐出口の面積を１２２５μｍ２に近似した値と推計した決定の認定が誤りということはできない。(２)　原告は，また，刊行物１の図６，８のインク吐出口を図面上で実際に計って，面積が約１５３０μｍ２になるとした点についても誤りである旨主張する。確かに，原告主張のとおり，決定には，図６，８を実測してインク吐出口の面積を求めた数値が記載されているところ，甲第４号証の段落【００３６】に記載されている図６のインク路の長さ３５５μｍと，原告が図６を実測して求めたインク路の長さ約２０５μｍ（被告は実測すればこの数値になることを争っていない。）にはかなりの開きがある。よって，少なくとも，長さ方向の寸法については，図６の部材を図面上で実際に計ってその寸法を得ることを妨げる事情はあるといえる。しかし，インク路の長さ方向の寸法については問題の余地があるとしても，インク路の長さは，インク吐出口の面積を算出するには直接影響のない要素である上，原告も，甲第４号証の図６に記載されたインク吐出口２の形状は，横幅の方が大きい長方形であることが図面の記載から明白である旨を主張しており，図６及び図８に関して，インク吐出口２の形状を示す幅と高さ方向（両者はインク吐出口面積の算出要素である。）については，概略正確であることを前提として主張しているものと解されるのであって，図面を実測して吐出口面積を求めたことを誤りとする原告の前記主張は，直ちには採用することができない。
付言するに，図面の実測による計算を根拠とする決定の上記説示部分は，括弧内において「因みに」とした上で，図面の実測によりインク吐出口の面積を求め，その場合でも「０＜ｈ≦０．２（ｑ／Ａ）」の関係を満たすことを説明したもので，念のために確認的な説示をした趣旨であると理解されるところ，(１)で判示したとおり，刊行物１におけるインク吐出口の面積に関する決定の認定を誤りということはできないから，そもそも，上記括弧内の説示部分の当否は，結論に影響を及ぼさないものである。
(３)　原告は，被告が作成した乙第２号証について，図６，８を拡大した図面に対して，そのインク吐出口の高さ及び幅を示す位置に，単に数値を付したものにすぎず，また，原告が実測した箇所では，インク吐出口の高さと幅の比は約１．３８倍となるから，乙第２号証によって，両者の比が約１．２５倍であることは立証することができない旨をも主張する。
これに対して被告は，原告が実測した箇所以外のインク吐出口の高さと幅は，すべて約１．２５倍の範疇にあり，当該箇所についても，被告の実測によればその比は約１．２７倍となる旨を主張している。


そこで検討するに，両者の実測結果の差が生じた原因は，前判示の刊行物１の図６，８が模式図であることから各箇所ごとに寸分違わない正確さを保つことは困難であることや，拡大された図面であることから線分が太くなり，実測者ごとの計測誤差が大きくなったことに影響されているものとみるのが相当である。いずれにしても，刊行物１の図６，８を実測してインク吐出口の高さと幅の比を求めると，実測者ごとの計測誤差をも勘案して，実測箇所により約１．２５倍から約１．３８倍の範囲となるものと認められる。そうすると，上記(２)のとおり，確認的な説示の中で，刊行物１の図６，８のインク吐出口を図面上で実際に計って，インク吐出口の高さと幅の比を約１．２５とし，その面積を約１５３０μｍ２とした決定の認定部分をもって，結論に影響を及ぼすべき誤りがあるとすることはできない。(４)　よって，取消事由２についても理由がない。
３　取消事由３（数値限定の関係の充足性に関する認定の誤り）について(１)　原告は，刊行物１に記載された発明のインク吐出口の面積を１２２５μｍ２，あるいは１５３０μｍ２として０．２（ｑ／Ａ）を計算し，これとメニスカスの最大突出量１０μｍとを対比して，訂正発明１の「０＜ｈ≦０．２（ｑ／Ａ）」の関係を満たすとした決定の認定判断は誤りである旨を主張する。しかしながら，刊行物１に記載された発明のメニスカスの最大突出量が０～２０μｍの範囲内となり，さらに，その値が１０μｍに近似した値になること，インク吐出口の面積を１２２５μｍ２，あるいは１５３０μｍ２とすることが誤りとはいえないことは前判示のとおりであるから，これらの数値を使用して，刊行物１に記載された発明が，訂正発明１の数値限定の関係を満足するか否かを判断したことに誤りがあるとはいえない。
(２)　原告は，刊行物１には，インク吐出口の面積やメニスカスの最大突出量の具体的数値は記載されていないので，このような記載のない数値を用いることは誤りである旨を主張する。
しかし，前判示のとおり，刊行物１に具体的数値が記載されていなくても，刊行物１の記載内容，図面及び技術常識等を参酌すれば，前記数値の概略は求められるのであるから，刊行物１に記載された発明が，訂正発明１の数値限定の関係を満足するか否かを判断する際に，これら概略の数値を用いることに誤りはないというべきである。
(３)　よって，取消事由３は理由がない。
４　取消事由４（数値限定の臨界的意義の誤認）について(１)　原告は，訂正発明１において，「０＜ｈ≦０．２（ｑ／Ａ）」は，刊行物１記載の発明とは異なる作用効果を奏するものであるのに，決定が，臨界的意義が明らかでないとして，訂正発明１は特許法２９条（１項あるいは）２項の規定により独立して特許を受けることができないと認定したのは誤りであるとの趣旨を主張する。
(２)　そこで，甲第３号証（平成１２年８月１日付提出の訂正請求書）をみると，前記数値限定に関して次のような記載がある。
「【０００５】
【発明が解決しようとする課題】ところで，記録を高速で行うには，インク吐出口３８からインク滴を短周期で繰り返し吐出させなければならないが，このためには，吐出により消費されたインクをインク吐出口３８に高速に補給する必要がある。この観点から，従来は，毛細管力を強めるためにインク吐出口３８の径を小さくし，また，インク供給路３４の流路抵抗を小さくする方策が講じられていた。【０００６】しかしながら，このようにしてインクの補給を高速にすると，インクの持つ運動量が大きくなってしまう。・・・
【０００７】また，運動量が大きくなると，図１０に示すように，インクメニスカス４４がインク吐出口３８の出口に到達した後，インク吐出口３８外に大きく突き出し，その後，今度は逆にインク吐出口３８内に向かって戻って行き，更に，減衰しながらまた同じ過程を繰り返すという挙動を呈する。すなわち，メニスカス振動がなかなか収まらないという現象が生じる。・・・
【０００８】上記のメニスカス振動に因る問題を解決するには，振動が十分に減衰した後で次の吐出を行わざるを得ないが，このことは，所期の目的である高速記録化に逆行することにほかならない。
【０００９】本発明者等の考察によれば，インク吐出口の実際形状は，オリフィスプレートの表面に向かって径が漸減するテーパ状であるが，径が一定のストレート孔として考えた場合，一般に，同じ解像度のヘッドから吐出されるインク滴の量Ｑはほぼ同じであり，インク滴吐出後にインク吐出口内にメニスカスが引き込まれた部分の体積，すなわち，リフィルすべきインク量Ｑｒも概略同じとみなせる。引き込まれたインクメニスカスがインク吐出口の出口まで達する時間をｔｒとすると，インク吐出口内の平均流速ｖは,ｖ＝Ｑｒ／（Ａ・ｔｒ），インクの密度をρとすると，単位体積当たりの平均運動量Ｍは，Ｍ＝ρ・Ｑｒ２／（Ａ・ｔｒ）２と表せる。これは，インク吐出口の径が大きい程，平均運動量が小さいこと，すなわち，メニスカスのオーバーシュートが起こりにくいことを示している。【００１０】また，オーバーシュートしたインクメニスカスの凸形状を，理解し易いために回転放物面と近似する（ものとする）と，オーバーシュートしたインク体積がＱ０の時，オーバーシュートの高さｈは，ｈ＝２・Ｑ０／Ａと表せ，これからも，インク吐出口の径が大きい程オーバーシュートの突出量が小さくなることが理解される。
【００１１】このように，同一のインク量を同一の時間でリフィルする条件では，インク吐出口の径が大きい程オーバーシュートの突出量が小さくなることを示したが，オーバーシュートの突出量ｈの絶対量は，インク供給路の形状，すなわち，流路抵抗により決定されることが実験的に確認されている。【００１２】以上を踏まえると，インク吐出口の面積，インク供給路の流路抵抗を最適化することによって，低速サテライト等の不具合を来さずに高速記録化を図れることが予想される。
【００１３】
【発明の目的】そこで，本発明は，他の要素を付加することなく，インク吐出口の面積やインク供給路の流路抵抗等を工夫することによりインク吐出の最適化および高速化を図り且つ製造コストの低減を可能とした信頼性の高いインクジェット式プリントヘッドの提供をその目的とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】本発明者等は，上記考察に基づく実験結果から，インクメニスカスがインク吐出口の出口に達した直後に次の吐出を行ってもインク滴形状が歪まない条件が，０＜ｈ≦０．２（ｑ／Ａ）であることを見出した。・・・


【００１７】
【作用】本発明によれば，気泡の発生に伴ってインク吐出口からインク滴が吐出した後，インクのリフィル時のメニスカスの突出量が，インク供給路の流路抵抗値の適正化により低く抑えられるので，メニスカス振動の減衰時間が短くなり，次の吐出での悪影響が回避される。また，インク吐出口の面積が所定範囲で大きく設定される場合にも，インクのリフィル時のメニスカスの突出量が低くなり，メニスカス振動の減衰時間が短くなる。」
(３)　上記記載によれば，数値限定の意義としては，次のとおりのものが述べられているものと認められる。
高速記録のためには，インクをインク吐出口に高速に補給する必要があり，従来，インク吐出口の径を小さくしたり，インク供給路の流路抵抗を小さくすることが行われていたが，インクの運動量が大きくなり，メニスカス振動がなかなか収まらないため，高速記録は困難であった。
本発明者等は，インク吐出口内の平均流速，インクの平均運動量及びオーバーシュートの高さは，同一のインク量を同一の時間でリフィルする条件では，インク吐出口の径が大きい程小さくなることを示し，さらにオーバーシュートの突出量の絶対量は，インク供給路の流路抵抗により決定されることを実験的に確認した。以上を踏まえると，インク吐出口の面積，インク供給路の流路抵抗を最適化することによって，高速記録化を図ることのできることが予想され，インクメニスカスがインク吐出口の出口に達した直後に次の吐出を行ってもインク滴形状が歪まない条件が，０＜ｈ≦０．２（ｑ／Ａ）であることを見出した。インク吐出口の面積が所定範囲で大きく設定される場合にも，インクのリフィル時のメニスカスの突出量が，インク供給路の流路抵抗値の適正化により低く抑えられるので，メニスカス振動の減衰時間が短くなり，次の吐出での悪影響が回避される。
(４)　次に，「０＜ｈ≦０．２（ｑ／Ａ）」との数値限定の内容について検討すると，ｑはインク吐出口から吐出されるインク滴の量であるから，上記「一般に，同じ解像度のヘッドから吐出されるインク滴の量Ｑはほぼ同じであり」のＱと同様に一定量と解される。また，Ａはインク吐出口の面積であり，ｈはメニスカスの最大突出量であって，ともに変数である。
したがって，上記の数値限定においては，ｈは，インク吐出口が実際に形成され，Ａの値が固定されたときにその最大値が決まり，最小値は０でなければいくら小さくてもよいことになる。
ところで，本件訂正請求に係る請求項１に，数値限定に続いて「になるように上記インク供給路の流路抵抗を設定する」と記載されていることからすると，この数値限定は，流路抵抗を設定するためのものとして位置づけられていることになる。そして，流路抵抗とメニスカスの最大突出量ｈとの関係は，前記甲第３号証の記載からも，流路抵抗を大きくすると，メニスカスの最大突出量ｈが小さくなるというものであることは明らかである。
そうすると，数値限定の内容は，インク吐出口が実際に形成され，Ａの値が固定されたときに，ｈ＝０．２（ｑ／Ａ）に対応するものとして流路抵抗の最小値が決定されるが，他方，前記のとおり，上記数値限定によれば，ｈは０でなければいくら小さくてもよいことになり，また，流路抵抗を大きくするとｈが小さくなるという関係にあるので，結局，流路抵抗の最大値はなく，いくら大きくてもよいことを意味しているという帰結になってしまう。
(５)　しかしながら，インク吐出口の面積Ａの値が一定のまま流路抵抗が大きくなると，吐出により消費されたインクをインク吐出口に補給するまでの時間が長くなることは自明であり，そうなれば高速記録の目的に反することになることも明らかである。
甲第３号証における「インクメニスカスがインク吐出口の出口に達した直後に次の吐出を行ってもインク滴形状が歪まない条件が，０＜ｈ≦０．２（ｑ／Ａ）であることを見出した。」との記載も，「インクのリフィル直後に次の吐出を行ってもインク滴形状が歪まない条件」であることが示されているのみで，インクのリフィルの時間の大小についてまで言及しているものではない。(６)　また，甲第３号証の「同一のインク量を同一の時間でリフィルする条件では，インク吐出口の径が大きい程オーバーシュートの突出量が小さくなる」，「インク吐出口の面積，インク供給路の流路抵抗を最適化することによって，低速サテライト等の不具合を来さずに高速記録化を図れることが予想される。」，「インク吐出口の面積やインク供給路の流路抵抗等を工夫することによりインク吐出の最適化および高速化を図り」との記載からも，高速記録を実現するためには，インク供給路の流路抵抗のみならず，インク吐出口の面積も併せて最適化することが必要であると解するのが相当である。
(７)　以上によれば，「０＜ｈ≦０．２（ｑ／Ａ）」という数値限定をすることによって高速記録の作用効果を奏するものとは到底いえないから，これを前提とした原告の前記主張は失当である。したがって，決定が，「０＜ｈ≦０．２（ｑ／Ａ）」についての臨界的意義が明らかでないことを理由として，刊行物１に記載された発明が「０＜ｈ≦０．２（ｑ／Ａ）」の関係を満足しないとしても，両発明に格別の差異があるとは認められず，（訂正発明１が刊行物１に記載された発明と実質的に同一でないとしても）刊行物１に記載された発明において，「０＜ｈ≦０．２（ｑ／Ａ）」と規定する程度のことは容易であって，刊行物１に記載された発明から当業者が容易に発明することができたものと認められるから，特許法２９条（１項あるいは）２項の規定により独立して特許を受けることができないとの認定判断をし，本件訂正請求を認めなかったことに誤りはない。(８)　なお，仮に，原告の主張が，前記数値限定においては，その上限であるｈの最大値すなわちインク流路の流路抵抗の最小値を見出したことに意義があるというものであるとしても，数値限定「０＜ｈ≦０．２（ｑ／Ａ）」は，平成１２年８月１日付けの訂正請求書によって訂正されたものであり，訂正前の数値限定は「０＜ｈ＜０．３（ｑ／Ａ）」であったこと，本件訂正請求書（甲３）の訂正明細書に記載された唯一の実施例を示す図７（本件特許明細書である甲２におけるものも同じ）においては，インク吐出口の径７０μｍ，インク滴量１３０ｐｌ，メニスカスの最大突出高さ７μｍであるところ，これらの数値により０．２（ｑ／Ａ）を計算すると，６．７５６μｍとなるので，ｈ≦０．２（ｑ／Ａ）の関係を満足しないことなどに照らせば，前記数値限定の上限に臨界的意義があるとすることはできない。


(９)　よって，取消事由４もまた理由がない。
５　結論
以上のとおり，原告主張の決定取消事由はいずれも理由がなく，その他決定にはこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。
よって，原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第１８民事部
裁判長裁判官　　　　　　永　　　井　　　紀　　　昭
裁判官　　　　　　古　　　城　　　春　　　実
裁判官　　　　　　田　　　中　　　昌　　　利
【別紙】　異議の決定の理由
平成１０年異議第７４５９７号，平成１３年４月１７日付け決定（下記は，上記決定の理由部分について，文書の書式を変更したが，用字用語の点を含め，その内容をそのまま掲載したものである。）
理　由
［手続の経緯］
本件特許第２７２７９８２号の請求項１～３に係る発明の出願は、平成６年１０月２８日に特許出願され、平成９年１２月１２日にその特許の設定登録がなされ、その後、その特許についてキャノン株式会社より特許異議の申立がなされ、当審において取消理由の通知がなされたところ、その指定期間内である平成１１年２月２２日に訂正請求がなされ、さらに当審において訂正拒絶理由の通知がなされ、その訂正拒絶理由の通知に対してその指定期間内である平成１１年８月１６日に訂正請求の補正がなされ、その後、特許異議申立人に対する上記訂正請求，訂正請求の補正等についての審尋を経て、さらに当審において訂正拒絶理由の通知を兼ねた再度の取消理由の通知がなされたところ、その指定期間内である平成１２年８月１日に平成１１年２月２２日付けの訂正請求が取り下げられると共に新たな訂正請求がなされ、さらに当審において訂正拒絶理由の通知がなされ、その指定期間内である平成１２年１２月１９日に意見書が提出されたものである。
［訂正の適否についての判断］
【１】訂正の内容
平成１２年８月１日付けで特許権者が行った訂正請求の内容は、以下のとおりである。
〔１〕訂正事項ａ
特許明細書中の特許請求の範囲の請求項１の「発熱抵抗体が設けられた基板と、前記発熱抵抗体に対応した熱作用部を含むインク供給路を区画する流路形成部材と、前記インク供給路に連なるインク吐出口を有し前記基板上に前記流路形成部材を介して積層されるオリフィスプレートとを備え、前記発熱抵抗体を発熱させて前記インク吐出口からインク滴を吐出させるインクジェット式プリントヘッドにおいて、吐出する前記インク滴の量ｑと、前記インク吐出口の面積Ａと、前記インク滴の吐出後に一旦後退した後復帰して前記インク吐出口から突出するメニスカスの最大突出量ｈとの関係が、「０＜ｈ＜０．３（ｑ／Ａ）」になるように上記インク供給路の流路抵抗を設定することを特徴としたインクジェット式プリントヘッド。」を、「発熱抵抗体が設けられた基板と、前記発熱抵抗体に対応した熱作用部を含むインク供給路を区画する流路形成部材と、前記インク供給路に連なるインク吐出口を有し前記基板上に前記流路形成部材を介して積層されるオリフィスプレートとを備え、前記発熱抵抗体を発熱させて前記インク吐出口からインク滴を吐出させるインクジェット式プリントヘッドにおいて、吐出する前記インク滴の量ｑと、前記インク吐出口の面積Ａと、前記インク滴の吐出後に一旦後退した後復帰して前記インク吐出口から突出するメニスカスの最大突出量ｈとの関係が、「０＜ｈ≦０．２（ｑ／Ａ）」になるように上記インク供給路の流路抵抗を設定することを特徴としたインクジェット式プリントヘッド。」と訂正する。
〔２〕訂正事項ｂ
特許明細書の段落【００１４】の記載全文の「【課題を解決するための手段】本発明者等は、上記考察に基づく実験結果から、インクメニスカスがインク吐出口の出口に達した直後に次の吐出を行ってもインク滴形状が歪まない条件が、０＜ｈ＜０．３（ｑ／Ａ）であることを見出した。本発明は、この実験結果を踏まえたもので、その特徴は、発熱抵抗体が設けられた基板と、前記発熱抵抗体に対応した熱作用部を含むインク供給路を区画する流路形成部材と、前記インク供給路に連なるインク吐出口を有し前記基板上に前記流路形成部材を介して積層されるオリフィスプレートとを備え、前記発熱抵抗体を発熱させて前記インク吐出口からインク滴を吐出させるインクジェット式プリントヘッドにおいて、吐出する前記インク滴の量ｑと、前記インク吐出口の面積Ａと、前記インク滴の吐出後に一旦後退した後復帰して前記インク吐出口から突出するメニスカスの最大突出量ｈとの関係が、「０＜ｈ＜０．３ｑ／Ａ」になるように上記インク供給路の流路抵抗を設定したことにある。」を、「【課題を解決するための手段】本発明者等は、上記考察に基づく実験結果から、インクメニスカスがインク吐出口の出口に達した直後に次の吐出を行ってもインク滴形状が歪まない条件が、０＜ｈ≦０．２（ｑ／Ａ）であることを見出した。本発明は、この実験結果を踏まえたもので、その特徴は、発熱抵抗体が設けられた基板と、前記発熱抵抗体に対応した熱作用部を含むインク供給路を区画する流路形成部材と、前記インク供給路に連なるインク吐出口を有し前記基板上に前記流路形成部材を介して積層されるオリフィスプレートとを備え、前記発熱抵抗体を発熱させて前記インク吐出口からインク滴を吐出させるインクジェット式プリントヘッドにおいて、吐出する前記インク滴の量ｑと、前記インク吐出口の面積Ａと、前記インク滴の吐出後に一旦後退した後復帰して前記インク吐出口から突出するメニスカスの最大突出量ｈとの関係が、「０＜ｈ≦０．２ｑ／Ａ」になるように上記インク供給路の流路抵抗を設定したことにある。」と訂正する。
〔３〕訂正事項ｃ


特許明細書の段落【００２２】の記載全文の「本実施例において、吐出するインク滴の量ｑと、インク吐出口１４の面積Ａと、インク滴の吐出後に一旦後退した後復帰してインク吐出口１４から突出するメニスカスの最大突出量ｈ（図５）との関係が、「０＜ｈ＜０．３ｑ／Ａ」になるように、具体的には、「ｈ＝０．２ｑ／Ａ」となるように、インク供給路８の流路抵抗を設定してある。また、インク滴の量ｑと、インク吐出口１４の面積Ａとの関係は、「π（３ｑ／（４π））２／３≦A≦π（３ｑ／（２π））２／３」に設定されている。」を、「本実施例において、吐出するインク滴の量ｑと、インク吐出口１４の面積Ａと、インク滴の吐出後に一旦後退した後復帰してインク吐出口１４から突出するメニスカスの最大突出量ｈ（図５）との関係が、「０＜ｈ≦０．２ｑ／Ａ」となるように、具体的には、「ｈ＝０．２ｑ／Ａ」となるように、インク供給路８の流路抵抗を設定してある。また、インク滴の量ｑと、インク吐出口１４の面積Ａとの関係は、「π（３ｑ／（４π））２／３≦A≦π（３ｑ／（２π））２／３」に設定されている。」と訂正する。
【２】訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張・変更の存否〔１〕訂正事項ａの訂正は、特許請求の範囲の請求項１において、「吐出するインク滴の量ｑと、インク吐出口の面積Ａと、インク滴の吐出後に一旦後退した後復帰してインク吐出口から突出するメニスカスの最大突出量ｈとの関係が、「０＜ｈ＜０．３（ｑ／Ａ）」になるようにインク供給路の流路抵抗を設定する」の構成において、「０＜ｈ＜０．３（ｑ／Ａ）」を「０＜ｈ≦０．２（ｑ／Ａ）」に限定するものである。
そして、この訂正は、出願当初の明細書の段落【００２２】に「吐出するインク滴の量ｑと、インク吐出口１４の面積Ａと、インク滴の吐出後に一旦後退した後復帰してインク吐出口１４から突出するメニスカスの最大突出量ｈ（図５）との関係が、「０＜ｈ＜０．３ｑ／Ａ」になるように、具体的には、「ｈ＝０．２ｑ／Ａ」となるように、インク供給路８の流路抵抗を設定してある。」との記載の範囲内において、インク供給路の流路抵抗を設定する際のメニスカスの最大突出量ｈの数値範囲を規定する訂正であり、また、当該上限値は上記明細書の記載事項から直接的且つ一義的に導き出せる事項であると認められる。
従って、この訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。〔２〕訂正事項ｂ，ｃの訂正は、上記訂正事項ａの訂正に伴い、それとの整合を図るために、発明の詳細な説明の記載を訂正するものである。従って、これらの訂正は、明りょうでない記載の釈明を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。
【３】独立特許要件（特許法第２９条第１，２項の規定違反）
〔１〕訂正後の請求項１～３に係る発明
本件特許第２７２７９８２号の訂正後の請求項１～３に係る発明（以下、それぞれ、「本件訂正発明１～３」という）は、訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１～３に記載されたとおりのものであり、その請求項１～３に記載された事項を構成要素に関して分説して記載すると、以下のとおりである。（但し、構成についての符号Ａ～Ｄ、及び、構成Ａの構成要素についての符号Ａ－１～Ａ－３は、特許異議申立書の申立理由の記載に基づいて当審において付加した。）
「【請求項１】
Ａ．発熱抵抗体が設けられた基板と、前記発熱抵抗体に対応した熱作用部を含むインク供給路を区画する流路形成部材（Ａ－１）と、前記インク供給路に連なるインク吐出口を有し前記基板上に前記流路形成部材を介して積層されるオリフィスプレート（Ａ－２）とを備え、前記発熱抵抗体を発熱させて前記インク吐出口からインク滴を吐出させるインクジェット式プリントヘッド（Ａ－３）において、Ｂ．吐出する前記インク滴の量ｑと、前記インク吐出口の面積Ａと、前記インク滴の吐出後に一旦後退した後復帰して前記インク吐出口から突出するメニスカスの最大突出量ｈとの関係が、「０＜ｈ≦０．２（ｑ／Ａ）」になるように上記インク供給路の流路抵抗を設定することを特徴としたインクジェット式プリントヘッド。
【請求項２】
Ｃ．前記インク滴の量ｑと、前記インク吐出口の面積Ａとの関係を、「π（３ｑ／（４π））２／３≦Ａ≦π（３ｑ／（２π））２／３」に設定したことを特徴とした請求項１記載のインクジェット式プリントヘッド。
【請求項３】
Ｄ．前記インク滴の吐出後に前記インク吐出口内に後退したメニスカスがインク吐出口に復帰するまでの時間ｔ１と、プリントヘッドの動作における最小の周期ｔｍｉｎとの関係を、「０．９×ｔ１＜ｔｍｉｎ＜１．１×ｔ１」に設定したことを特徴とした請求項１記載のインクジェット式プリントヘッド。」
〔２〕訂正拒絶理由の概要


当審が平成１２年１０月６日付けで通知した訂正拒絶理由通知書の訂正拒絶理由は、平成１２年８月１日付けの訂正請求により訂正された本件訂正発明１～３に対し、刊行物１〔特開平６－１９１０３０号公報〕、刊行物２〔特開平３－２４７４５５号公報〕、及び、刊行物３〔特開平４－１０９４０号公報〕を提示し、本件訂正発明１は、刊行物１に記載された発明と実質的に同一であり、また、そうでなくとも、刊行物１に記載された発明から当業者が容易に発明をすることができたものと認められ、本件訂正発明２は、刊行物１，３に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められ、本件訂正発明３は、刊行物１，２に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められ、特許法第２９条第１項、或いは、同法第２９条第２項の規定により、何れの発明も特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから、この訂正請求は、特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号、以下「平成６年改正法」という）附則第６条第１項の規定によりなお従前の例によるとされる、平成１１年改正前の特許法第１２０条の４第３項において準用する平成６年改正法による改正前の特許法第１２６条第３項の規定に違反するものであり認められないというものである。
〔３〕各刊行物に記載された発明
（１）刊行物１〔特開平６－１９１０３０号公報（特許異議申立書の甲第１号証）〕
刊行物１に記載された事項において、本件発明の構成Ａ，Ｂに関する事項を摘記すると、次のとおりである。
１．構成Ａについて
（Ａ－１）の構成に対応する「ヒータ８が設けられたヒーターボード１４と、ヒータ８に対応した熱作用部を含むインク路３を区画するインク路隔壁１２」の構成、（Ａ－２）の構成に対応する「インク路３に連なる吐出口２を有しヒーターボード１４上にインク路隔壁１２を介して積層されるオリフィスプレート１８，１９」の構成、及び、（Ａ－３）の構成に対応する「ヒータ８を発熱させて吐出口２からインク滴を吐出させるインクジェット記録ヘッド」の構成に関して、「図６は・・・記録ヘッド構造を模式的に示す斜視図である。ダンパ室７の形成は、・・・予めヒータ８を形成したヒータボード１４に感光性樹脂をラミネートし、インク路用フォトマスクを用いてインク路隔壁１２を形成する。インク路隔壁１２の形成後、このインク路隔壁上に感光性樹脂１０をラミネートし、ダンパ室形成用フォトマスクを用いてダンパ室７を形成する。その後、ダンパ室上に・・・天板を接合してダンパ室７の上部開口部を塞ぐ。」，「図１２，図１３は、それぞれ本発明の第４，第５の実施例を示す。これらの実施例はいわゆるサイドシュータ型記録ヘッドの例である。・・・本実施例においてもエッジシューター型の・・・実施例と同様に、共通液室４からインクがインク路３へ供給される。ここで、ヒータ８に吐出信号が印加されると、ヒータ８と垂直な方向へインクが吐出される。・・・本実施例では・・・感光性樹脂によってインク路隔壁１２を形成する・・・その後、インク路隔壁１２上にオリフィスプレート１８を接合し、・・・オリフィスプレート１９を接合して記録ヘッドを構成する。」と記載されている。（公報４頁左欄１３～２２行の【００２８】【００２９】，５頁左欄１３～３４行の【００４８】～【００５２】、図６，１２，１３、参照）
２．構成Ｂについて
（ア）インク滴の量ｑ、及び、インク吐出口の面積Ａに関して「吐出するインク滴の量ｑ」に対応する「吐出体積８５ｐｌ（８５０００μｍ３），８８ｐｌ（８８０００μｍ３）」の構成、及び、「インク吐出口の面積Ａ」に対応する「インク吐出口の面積」の構成に関して、「図６は・・・記録ヘッド構造を模式的に示す斜視図である。」，「本実施例の記録ヘッドの仕様は、吐出口ピッチ７０．５μｍで６４個の吐出口を有し、・・・インク路高さ３５μｍ，・・・吐出体積８５ｐｌである。・・・従来の記録ヘッドの仕様は、吐出口ピッチ７０．５μｍで６４個の吐出口を有し、・・・インク路高さ３５μｍ，・・・吐出体積８８ｐｌである。」と記載されている。（公報４頁左欄１３行～右欄８行の【００２８】【００３６】【００３７】、図６、参照）
（イ）メニスカスの最大突出量ｈに関して
「インク滴の吐出後に一旦後退した後復帰してインク吐出口から突出するメニスカスの最大突出量ｈ」に対応する「メニスカスの最大突出量」の構成に関して、「図１０，図１１において、縦軸はメニスカス１７の位置を示し、吐出口面を０、ノズル内側方向を＋、ノズル外側吐出方向を－とする。実線は吐出しているインク路のメニスカス位置を示し、・・・従来例と本実施例のいずれの場合も、吐出しているインク路は吐出信号の印加後約８μｓｅｃで気泡の大きさが最大になってインクを吐出し、２５μｓｅｃで気泡を消泡して吐出口側および共通液室側からインクを激しくインク路内に引き込み、１２０μｓｅｃでリフィルを完了する。その後、メニスカスは、そのオーバーシュートを徐々に減衰させながら振動をする。」と記載され、また、図１０，１１には、吐出しているインク路におけるインクリフィル（インク滴の吐出後に一旦後退した後復帰してインク吐出□から突出する）時のメニスカスの最大突出量が少なくとも０～２０μｍの範囲内であることが記載されている。（公報４頁右欄９～２１行の【００３８】【００３９】、図１０，１１、参照）
（２）刊行物２〔特開平３－２４７４５５号公報（特許異議申立書の甲第２号証）〕
刊行物２に記載された事項において、本件発明の構成Ａ，Ｂ，Ｄに関する事項を摘記すると、次のとおりである。
１．構成Ａについて


（Ａ－１）の構成に対応する「発熱抵抗体を有するエネルギー発生体３が設けられたＳｉ（シリコン）基板１と、エネルギー発生体３に対応した熱作用部を含むインク路（ノズル）６を区画するインク路分離壁１１」の構成、（Ａ－２）の構成に対応する「インク路（ノズル）６に連なるインク噴射口８を有しＳｉ（シリコン）基板１上にインク路分離壁１１を介して積層される記録ヘッド本体２」の構成、及び、（Ａ－３）の構成に対応する「エネルギー発生体３を発熱させてインク噴射口８からインク滴を吐出させるインクジェット記録ヘッド」の構成に関して、「第２図（１）は、従来のインクジェット記録ヘッドの一例の構造を示す模式的断面図である。・・・第２図において、１０１は記録ヘッドであり、１はＳｉ（シリコン）基板、２は記録ヘッド本体を示す。インクジェット記録ヘッドには、複数のインク噴射口８と、それぞれ複数のインク噴射口８に対応した複数のインク路（ノズル）６と、発熱抵抗体を有する複数のエネルギー発生体３とが配置されている。各インク路は、インク路分離壁１１によって分離されている。インク路の並びピッチは６３．５μｍである。エネルギー発生体３は、記録情報に基づく駆動信号によって、複数個あるインク路６のインクを選択的に噴射口８より噴射させる。」，「記録ヘッドの構成としては、上述の各明細書に開示されているような吐出口、液路、電気熱変換体の組み合わせ構成（直線状液流路又は直角液流路）の他に熱作用部が屈曲する領域に配置されている構成・・・も本発明に含まれるものである。」と記載されている。（公報２頁右上欄７行～左下欄２行，６頁左下欄１５行～右下欄１行、第２図、参照））
２．構成Ｂについて
（ア）インク滴の量ｑに関して
「吐出するインク滴の量ｑ」に対応する「吐出体積２８ｐｌ（２８０００μｍ３）」の構成に関して、「通常のインク滴の噴射量は、Ｖ＝２８（ｐｉｃｏ　ｌｉｔｔｅｒ）程度である」と記載されている。（公報３頁左下欄１６～１７行）
（イ）インク吐出口の面積Ａに関して
「インク吐出口の面積Ａ」に対応する「インク吐出口の面積５００μｍ２」の構成に関して、「現実のインク路の断面は２０（μｍ）×２５（μｍ）であるが、直径２５（μｍ）の円筒型であると近似した。」（公報３頁左下欄１～３行）と記載されている。
（ウ）メニスカスの最大突出量ｈに関して
インク滴が吐出したインク吐出口に隣接するインク吐出口におけるものである（即ち、インク滴が吐出したインク吐出口において、インク吐出後にインク吐出口内に後退したメニスカスがインク吐出口に復帰するというインクリフィル時のものではない）が、「インク吐出口から突出するメニスカスの最大突出量１０μｍ」の構成に関して、「ところが、もし、ｔ＝ｔｓ＝１３（μｓｅｃ）でＰ２を印加し、インク路ＮＯ．５～８に連通する吐出口からインクを噴射させると、メニスカスが凸状の状態からの噴射となり、Ｐ１が無くＰ２のみを印加させた場合に比べ、インク路ＮＯ．５～８に連通する吐出口から噴射されるインクの体積は△Ｖだけ多くなる。即ち、より大きなインク滴が噴射される。一般に、隣接記録点のインク噴射量の変化が約１０（％）であると、目視で記録品位の劣化が確認されることが知られている。・・・インク路Ｎｏ．５に連通する吐出口からのメニスカスのでっぱり量は１０（μｍ）であった。」，「また、これまでの説明では、インク路ＮＯ．５に連通する吐出口のメニスカスが最もでっぱるタイミングでＰ２を印加するとした」と記載されている。（公報３頁右上欄５行～左下欄１行，同頁右下欄１～３行、第２，３図、参照）
３．構成Ｄについて
上記（ウ）の「メニスカスの最大突出量ｈに関して」と同様、インク滴が吐出したインク吐出口に隣接するインク吐出口におけるものであるが、「インク吐出口内に後退したメニスカスがインク吐出口に復帰するまでの時間ｔ１と、プリントヘッドの動作における最小の周期ｔｍｉｎとの関係を、『０．９×ｔ１＜ｔｍｉｎ＜１．１×ｔ１』に設定した」の構成、即ち、良好な吐出性能を維持した状態で吐出間隔の最短化を図るため、より早く安定的にメニスカスが定常状態の位置に復帰した時点に合わせてエネルギー発生手段を駆動させる構成に関して、「また、噴射タイミングの遅れにより、記録された文字や画像に段差が目だち、記録品位を劣化させてしまう。」，「所定のブロックに属するエネルギー発生手段の駆動の後、該所定のブロックに隣接する非噴射ブロックに属する吐出口のメニスカスの位置が定常状態と同じ位置に最も早く復帰する時刻に実質的に合わせて、該非噴射ブロックに属するエネルギー発生手段を駆動させる駆動手段」，「そこで、Ｐ１印加後、ｔ２＝ｔ３－ｔｄ（μｓｅｃ）のタイミングでＰ２を印加すると、Ｐ１の有無に関わらず、Ｐ２によるインク噴射量は変化しなかった。」，「なお、ｔ３は、Ｘ＝Ｘ０となる時刻であるが、Ｘ＝Ｘ０±１（μｍ）の範囲内では良好な効果が得られた。」と記載されている。（公報４頁左下欄１～４行，４頁右下欄３～８行，５頁右上欄２０行～左下欄３行，５頁右下欄３～５行、参照）
（３）刊行物３〔特開平４－１０９４０号公報（特許異議申立書の甲第３号証）〕刊行物３に記載された事項において、本件発明の構成Ａ～Ｃに関する事項を摘記すると、次のとおりである。
１．構成Ａについて


（Ａ－１）の構成に対応する「ヒーター２が設けられた基体１と、ヒーター２に対応した熱作用部を含むインク３の液路を区画する壁９」の構成、（Ａ－２）の構成に対応する「インク３の液路に連なる吐出口５を有し基体１上に壁９を介して形成されたオリフィスプレート」の構成、及び、（Ａ－３）の構成に対応する「ヒーター２を発熱させて吐出口５からインク滴を吐出させるインクジェット記録ヘッド」の構成に関して、「本発明は熱エネルギーを利用して吐出された液体を被記録媒体に付着させて記録を行なう液体噴射記録に好適に用いられ得る液体噴射方法及び該方法を用いた記録装置に関する。」，「次に、本発明に好適に用いられる記録ヘッドの１つの構成について説明する。・・・第５図（ａ）および第５図（ｂ）に示される記録ヘッドは、基体１上に壁８が設けられ、該壁８上を天板４が覆うように接合され、共通液室１０および液路１２が形成される。・・・また、基体１にはヒーター２が設けられ、これら各ヒーター２に対応して各液路が設けられている。ヒーター２は、発熱抵抗層と該発熱抵抗体層に電気的に接続される電極・・・とを有し、この電極によって記録信号に従って通電される。この通電により、ヒーター２は熱エネルギーを発生し、液路中に供給されたインクに熱エネルギーを付与することができる。この熱エネルギーにより、記録信号に従ってインク中にバブルを発生することができる。また、本発明に好適に用いられる記録ヘッドの別の構成について説明する。・・・この記録ヘッドと第５図に示される記録ヘッドの違いは、第５図に示されるものが、液路内に供給されたインクが液路に沿って真直にあるいは実質的に真直に吐出口から吐出されるのに対して、第６図に示されるものは供給されたインクが液路に沿って曲折されている点である（図ではヒーターの直上に吐出口が形成されている。）。・・・第６図（ａ）および第６図（ｂ）において、１６は吐出口５が形成されたオリフィスプレートであり、ここでは、各吐出口５間に設けられる壁９をも一体的に形成されている。」と記載されている。（公報１頁右下欄２～５行，６頁左下欄４行～７頁左上欄７行、第５図（ａ）（ｂ），第６図（ａ）（ｂ）、参照）
２．構成Ｂについて
（ア）インク滴の量ｑに関して
「吐出するインク滴の量ｑ」に対応する「液滴体積１２ｐｌ，１３ｐｌ，１８±１ｐｌ，２０±１ｐｌ，５５ｐｌ等」（１ｐｌは１０００μｍ３）であることが記載されている。（公報７頁右下欄５行～８頁左上欄１５行、第１表、参照）
（イ）インク吐出口の面積Ａに関して
「インク吐出口の面積Ａ」に対応する「インク吐出口の面積」の構成に関して、吐出口は、直径が３６μｍの円形、３０μｍ×３０μｍの方形、直径が５０μｍの円形であることが記載されている。（公報７頁右下欄５行～８頁左上欄１５行、第１表、参照）
３．構成Ｃについて
「インク滴の量ｑと、インク吐出口の面積Ａとの関係を、『π（３ｑ／（４π））２／３≦Ａ≦π（３ｑ／（２π））２／３』に設定した」の構成に対応する「インク吐出口の面積」及び「インク滴の量」に関して、「［実施例２］・・・本実施例において、吐出口５は、オリフィスプレートの表面側において、直径が３６μｍの円とされ、・・・飛翔液滴の体積を測定したところ、各ノズルとも１８±１ｐｌの範囲に収まった。」と記載され、また、第１表には、実施例４に吐出口３０μｍ×３０μｍ，飛翔液滴の体積２０±１ｐｌ、実施例５に吐出口３０μｍ×３０μｍ，飛翔液滴の体積１３ｐｌ、実施例６に吐出口３０μｍ×３０μｍ，飛翔液滴の体積１２ｐｌ、実施例１２に吐出口の直径が５０μｍ，飛翔液滴の体積５５ｐｌの各例が記載されている。（公報７頁右下欄５行～８頁左上欄１５行、第１表、参照）
〔４〕本件各訂正発明と各刊行物に記載された発明との対比・判断
〈本件訂正発明１について〉
（１）本件訂正発明１と刊行物１に記載された発明とを対比すると、刊行物１に記載された発明における「ヒータ８」，「ヒーターボード１４」，「インク路３」，「インク路隔壁１２」，「吐出口２」，「オリフィスプレート１８，１９」，「インクジェット記録ヘッド」は、本件訂正発明１における「発熱抵抗体」，「基板」，「インク供給路」，「流路形成部材」，「インク吐出口」，「オリフィスプレート」，「インクジェット式プリントヘッド」に、それぞれ、対応するから、両者は、「インクジェット式プリントヘッド」のヘッドの基本的な構成（本件訂正発明１の構成Ａ）において一致し、
本件訂正発明１が「吐出するインク滴の量ｑと、インク吐出口の面積Ａと、インク滴の吐出後に一旦後退した後復帰してインク吐出口から突出するメニスカスの最大突出量ｈとの関係が、「０＜ｈ≦０．２（ｑ／Ａ）」になるようにインク供給路の流路抵抗を設定する」という構成を有するのに対して、刊行物１に記載された発明はそのインク吐出口（吐出口２、以下同様）の面積（インク路高さは３５μｍである）及びメニスカスの最大突出量（少なくとも０～２０μｍの範囲内である）が定かでなく、従って、インク供給路（インク路３、以下同様）の流路抵抗がどのように設定されているのか不明な点（本件訂正発明１の構成Ｂ）において構成が相違している。
（２）そこで、上記相違点について検討すると、刊行物１に記載された発明におけるインク吐出口の形状については、図６等をみた場合、長方形のものが一応想定されるものの、正方形や円形に近似した形のインク吐出口は、例えば、刊行物２，３や特公平３－７６６７２号公報等に示されているように、通常、採用されるものであり、しかも、刊行物１に記載された発明において、インク吐出口のピッチが７０．５μｍであることを考慮した場合、その形状として高さに対して幅が２倍以上となるようなものは到底採用できないから、その形状は正方形や円形に近似したものであるとするのが相当であり、そうであれば、刊行物１に記載された発明におけるインク吐出口の面積は、インク路高さ３５μｍであるから、１２２５μｍ２に近似した値となる。


そこで、メニスカスの最大突出量は図からみて少なくとも０～２０μｍの範囲における中間部分、即ち、１０μｍに近似した値と認められるから、刊行物１に記載された発明は、例えば、インク滴の量８５ｐｌ（８５０００μｍ３），インク吐出口の面積１２２５μｍ２，メニスカスの最大突出量１０μｍであれば、０．２（ｑ／Ａ）＝０．２（８５ｐｌ（８５０００μｍ３）／１２２５μｍ２）＝０．２×６９．４μｍ＝１３．９μｍとなり、また、インク滴の量８８ｐｌ（８８０００μｍ３），インク吐出口の面積１２２５μｍ２，メニスカスの最大突出量１０μｍであれば、０．２（ｑ／Ａ）＝０．２（８８ｐｌ（８８０００μｍ３）／１２２５μｍ２）＝０．２×７１．８μｍ＝１４．４μｍとなり、それぞれ、１０μｍ以上であって、本件訂正発明１の「０＜ｈ≦０．２（ｑ／Ａ）」の関係を満たすものであり、また、刊行物１に記載された発明における計算根拠が上記数値と一部相違することになるとしても、０．２（ｑ／Ａ）の値は、１３．９μｍ，１４．４μｍに近似したものになることは明らかであるから、刊行物１に記載された発明において、ダンパ室７を含めたインク供給路の流路抵抗は、本件訂正発明１とほぼ一致するものと認められる。（因みに、図６，８のインク吐出口を図面上で実際に計ると、高さに対して幅が約１．２５倍であり、この場合には、面積は約１５３０μｍ２になるから、この場合であっても、インク滴の量８５ｐｌ，８８ｐｌのとき、それぞれ、０．２（ｑ／Ａ）＝１１．１μｍ，０．２（ｑ／Ａ）＝１１．５μｍとなり、それぞれ、１０μｍ以上であるから、本件訂正発明１の「０＜ｈ≦０．２（ｑ／Ａ）」の関係を満たす。）
（尚、本件訂正発明１において、「０＜ｈ≦０．２（ｑ／Ａ）」についての臨界的意義が必ずしも明らかになっていないから、上記「０＜ｈ≦０．２（ｑ／Ａ）」の関係を満足しないことになったとしても、これにより両発明に格別の差異があると認められないことは、既に指摘しているとおりである。）（３）結局、本件訂正発明１は、刊行物１に記載された発明と実質的に同一であり、また、そうでなくとも、「０＜ｈ≦０．２（ｑ／Ａ）」の数値限定に臨界的意義があるかどうか明らかでないことからみて、刊行物１に記載された発明において「０＜ｈ≦０．２（ｑ／Ａ）」と規定する程度のことは容易であって、刊行物１に記載された発明から当業者が容易に発明をすることができたものと認められるから、特許法第２９条第１項、或いは、同法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
〈本件訂正発明２について〉
本件訂正発明２は、本件訂正発明１を引用し、「インク滴の量ｑと、インク吐出口の面積Ａとの関係を、「π（３ｑ／（４π））２／３≦A≦π（３ｑ／（２π））２／３」に設定した」（本件訂正発明２の構成Ｃ）と限定したものである。ところで、刊行物３には、インク滴の量とインク吐出口の面積との関係が「π（３ｑ／（４π））２／３≦Ａ≦π（３ｑ／（２π））２／３」である記録ヘッドが例示されているが、当該記録ヘッドは、バブルの内圧が外気圧と等しいかより低い条件でバブルを外気と連通させて吐出する液滴の堆積や速度を安定化させるものであって、インク滴の吐出後に一旦後退した後復帰してインク吐出口から突出するメニスカスの最大突出量がどの程度のものか不明であり、また、吐出するインク滴の量とインク吐出口の面積とメニスカスの最大突出量との相関関係についても不明である。
従って、本件訂正発明２が刊行物１，３に記載された発明から当業者が容易に発明をすることができたものとは認められない。
〈本件訂正発明３について〉
本件訂正発明３は、本件訂正発明１を引用し、「インク滴の吐出後にインク吐出口内に後退したメニスカスがインク吐出口に復帰するまでの時間ｔ１と、プリントヘッドの動作における最小の周期ｔｍｉｎとの関係を、「０．９×ｔ１＜ｔｍｉｎ＜１．１×ｔ１」に設定した」（本件訂正発明３の構成Ｄ）と限定したものである。
ところで、刊行物２には、インク吐出口内に後退したメニスカスがインク吐出口に復帰するまでの時間ｔ１とプリントヘッドの動作における最小の周期ｔｍｉｎとの関係が「０．９×ｔ１＜ｔｍｉｎ＜１．１×ｔ１」であることと実質的に同等の、良好な吐出性能を維持した状態で吐出間隔の最短化を図るためより早く安定的にメニスカスが定常状態の位置に復帰した時点に合わせてエネルギー発生手段を駆動させることができる記録ヘッドが例示されているが、刊行物２における上記駆動手法は、インクが吐出した吐出口に隣接する吐出口についてのもの、即ち、インクが吐出したインク吐出口におけるその直後の吐出に関するものではなく、インクが吐出した吐出口に隣接するインク吐出口における、所謂、クロストーク作用による影響を少なくしてのインクの吐出に関するものであるから、これを直ちに、インクが吐出したインク吐出口についてのその直後の駆動手法として規定することはできない。
従って、本件訂正発明３が刊行物１，２に記載された発明から当業者が容易に発明をすることができたものとは認められない。
【４】訂正の適否についてのまとめ
以上のとおりであり、少なくとも、本件訂正発明１は、刊行物１に記載された発明と実質的に同一であり、また、そうでなくとも、刊行物１に記載された発明から当業者が容易に発明をすることができたものと認められ、特許法第２９条第１項、或いは、同法第２９条第２項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
従って、特許明細書に対する上記訂正は、特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号、以下「平成６年改正法」という）附則第６条第１項の規定によりなお従前の例によるとされる、平成１１年改正前の特許法第１２０条の４第３項において準用する平成６年改正法による改正前の特許法第１２６条第３項の規定に適合しないので、当該訂正を認めない。
［特許異議申立について］
【１】請求項１～３に係る発明


本件特許第２７２７９８２号の請求項１～３に係る発明（以下、それぞれ、「本件発明１～３」という）は、設定登録時の特許請求の範囲の請求項１～３に記載されたとおりのものであり、その請求項１～３に記載された事項を構成要素に関して分説して記載すると、以下のとおりである。（但し、構成についての符号Ａ～Ｄ、及び、構成Ａの構成要素についての符号Ａ－１～Ａ－３は、特許異議申立書の申立理由の記載に基づいて当審において付加した。）
「【請求項１】
Ａ．発熱抵抗体が設けられた基板と、前記発熱抵抗体に対応した熱作用部を含むインク供給路を区画する流路形成部材（Ａ－１）と、前記インク供給路に連なるインク吐出口を有し前記基板上に前記流路形成部材を介して積層されるオリフィスプレート（Ａ－２）とを備え、前記発熱抵抗体を発熱させて前記インク吐出口からインク滴を吐出させるインクジェット式プリントヘッド（Ａ－３）において、Ｂ．吐出する前記インク滴の量ｑと、前記インク吐出口の面積Ａと、前記インク滴の吐出後に一旦後退した後復帰して前記インク吐出口から突出するメニスカスの最大突出量ｈとの関係が、「０＜ｈ＜０．３（ｑ／Ａ）」になるように上記インク供給路の流路抵抗を設定することを特徴としたインクジェット式プリントヘッド。
【請求項２】
Ｃ．前記インク滴の量ｑと、前記インク吐出口の面積Ａとの関係を、「π（３ｑ／（４π））２／３≦A≦π（３ｑ／（２π））２／３」に設定したことを特徴とした請求項１記載のインクジェット式プリントヘッド。
【請求項３】
Ｄ．前記インク滴の吐出後に前記インク吐出口内に後退したメニスカスがインク吐出口に復帰するまでの時間ｔ１と、プリントヘッドの動作における最小の周期ｔｍｉｎとの関係を、「０．９×ｔ１＜ｔｍｉｎ＜１．１×ｔ１」に設定したことを特徴とした請求項１記載のインクジェット式プリントヘッド。」
【２】特許異議申立の理由の概要
特許異議申立人は、本件発明１～３の特許を取り消すべき理由について、以下のように主張している。
〔１〕甲第１号証〔特開平６－１９１０３０号公報（取消理由通知書の刊行物１）〕、甲第２号証〔特開平３－２４７４５５号公報（取消理由通知書の刊行物２）〕、及び、甲第３号証〔特開平４－１０９４０号公報（取消理由通知書の刊行物３）〕を提示し、本件発明１は、甲第１号証又は甲第２号証に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に規定された発明に該当し、そうでなくとも、甲第１，２号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、また、本件発明２は、甲第１，３号証に記載された発明に基づいて、本件発明３は、甲第１，２号証に記載された発明に基づいて、それぞれ、当業者が容易に発明をすることができたものと認められるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、本件発明１～３の特許は、特許法第２９条第１項、或いは、同法第２９条第２項の規定に違反してされたものである。
〔２〕特許明細書の記載が、以下の理由により不備があるから、本件発明１～３の特許は、特許法第３６条第４，５項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。
（１）請求項１の記載において、「低速のサテライト」を防止するための条件として、インク滴形状が歪まないための「０＜ｈ＜０．３（ｑ／Ａ）」という条件の他に、「インク柱」が縦長にならないための「π（３ｑ／（４π））２／３≦Ａ」という条件が必須である。
（２）請求項１の記載において、「『０＜ｈ＜０．３（ｑ／Ａ）』になるようにインク供給路の流路抵抗を設定する」としているが、「インク供給路の流路抵抗」を具体的にどのように設定するかについて特許明細書中に開示も示唆もされておらず、また、技術常識上、「インク供給路の流路抵抗」のみでインクの吐出量を規定できるものではなく、その他に、インク供給路の高さ，幅，長さ、インク供給路と吐出口との接続関係、熱作用部及び駆動信号の大小等も関連するものと認められるところ、この点の具体的手段について特許明細書中に開示も示唆もされていない。（３）請求項１～３の記載において、各請求項に記載された不等式の上限と下限の臨界的意義が特許明細書中に明らかとなっていない。
【３】取消理由の概要
〔１〕平成１０年１２月９日付け取消理由通知書の取消理由について当審が平成１０年１２月９日付けで通知した取消理由通知書で示した本件発明１～３に対する取消理由は、特許異議申立人の上記主張〔１〕〔２〕にほぼ沿うものである。
〔２〕平成１２年５月１６日付け取消理由通知書の取消理由について当審が平成１２年５月１６日付けで通知した訂正拒絶理由通知書を兼ねた取消理由通知書で示した本件発明１に対する取消理由は、特許異議申立人の上記主張〔２〕にほぼ沿うものであるが、更に、「０＜ｈ＜０．３（ｑ／Ａ）」の数値範囲が実験結果に従来例として示されたものをも包含するから特許を受けようとする発明の構成が明確に把握できないという理由を付加したものである。
【４】甲各号証に記載された発明
特許異議申立人が提示した甲第１～３号証は、それぞれ、当審が平成１０年１２月９日付けで通知した取消理由通知書の取消理由で引用した刊行物１～３であり、また、当審が平成１２年１０月６日付けで通知した訂正拒絶理由通知書の独立特許要件違反の訂正拒絶理由で引用した刊行物１～３であり、各刊行物に記載された内容は、上記［訂正の適否についての判断］の項、【３】〔３〕に記載されたとおりのものである。
【５】本件各発明と甲各号証に記載された発明との対比・判断
〈本件発明１について〉
〔１〕特許法第２９条第１，２項の規定違反
（１）本件発明１は、本件訂正発明１の構成Ｂにおけるインク供給路の流路抵抗を設定する際のメニスカスの最大突出量ｈの数値範囲である「０＜ｈ≦０．２（ｑ／Ａ）」が、「０＜ｈ＜０．３（ｑ／Ａ）」という設定登録時の数値範囲となったものである。


（２）そして、本件発明１と甲第１号証に記載された発明との構成の一致点については、上記［訂正の適否についての判断］の項、【３】〔４〕（１）に記載されたとおりのものであり、また、構成の相違点については、同項、【３】〔４〕（１）の記載における「０＜ｈ≦０．２（ｑ／Ａ）」を「０＜ｈ＜０．３（ｑ／Ａ）」とした点のみであるところ、当該構成の相違点についての判断は、上記［訂正の適否についての判断］の項、【３】〔４〕（２）に記載された内容とほぼ同様である。（尚、本件発明１は、本件訂正発明１よりも、更に、甲第１号証に記載された発明に近いものとなる。）
（３）結局、本件発明１は、甲第１号証に記載された発明と実質的に同一であり、また、そうでなくとも、甲第１号証に記載された発明から当業者が容易に発明をすることができたものと認められるから、特許法第２９条第１項、或いは、同法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
〔２〕特許法第３６条第４，５項に規定する要件違反
請求項１の記載において、「０＜ｈ＜０．３（ｑ／Ａ）」という数値範囲については、平成１２年５月１６日付け取消理由通知書の取消理由のとおりであり、実験結果に従来例として示されたものをも包含することになり、特許を受けようとする発明の構成が明確に把握できないから、本件発明１の特許は特許法第３６条第４，５項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。
〈本件発明２について〉
本件発明２は、本件発明１を引用し、「インク滴の量ｑと、インク吐出口の面積Ａとの関係を、「π（３ｑ／（４π））２／３≦Ａ≦π（３ｑ／（２π））２／３」に設定した」（本件発明２の構成Ｃ）と限定したものである。ところで、甲第３号証には、上記［訂正の適否についての判断］の項、【３】〔４〕の〈本件訂正発明２について〉の項に記載したとおり、インク滴の量とインク吐出口の面積との関係が「π（３ｑ／（４π））２／３≦Ａ≦π（３ｑ／（２π））２／３」である記録ヘッドが例示されているが、当該記録ヘッドは、バブルの内圧が外気圧と等しいかより低い条件でバブルを外気と連通させて吐出する液滴の堆積や速度を安定化させるものであって、インク滴の吐出後に一旦後退した後復帰してインク吐出口から突出するメニスカスの最大突出量がどの程度のものか不明であり、また、吐出するインク滴の量とインク吐出口の面積とメニスカスの最大突出量との相関関係についても不明である。
従って、本件発明２が甲第１，３号証に記載された発明から当業者が容易に発明をすることができたものとは認められない。
〈本件発明３について〉
本件発明３は、本件発明１を引用し、「インク滴の吐出後にインク吐出口内に後退したメニスカスがインク吐出口に復帰するまでの時間ｔ１と、プリントヘッドの動作における最小の周期ｔｍｉｎとの関係を、「０．９×ｔ１＜ｔｍｉｎ＜１．１×ｔ１」に設定した」（本件発明３の構成Ｄ）と限定したものである。ところで、甲第２号証には、上記［訂正の適否についての判断］の項、【３】〔４〕の〈本件訂正発明３について〉の項に記載したとおり、インク吐出口内に後退したメニスカスがインク吐出口に復帰するまでの時間ｔ１とプリントヘッドの動作における最小の周期ｔｍｉｎとの関係が「０．９×ｔ１＜ｔｍｉｎ＜１．１×ｔ１」であることと実質的に同等の、良好な吐出性能を維持した状態で吐出間隔の最短化を図るためより早く安定的にメニスカスが定常状態の位置に復帰した時点に合わせてエネルギー発生手段を駆動させることができる記録ヘッドが例示されているが、刊行物２における上記駆動手法は、インクが吐出した吐出口に隣接する吐出口についてのもの、即ち、インクが吐出したインク吐出口におけるその直後の吐出に関するものではなく、インクが吐出した吐出口に隣接するインク吐出口における、所謂、クロストーク作用による影響を少なくしてのインクの吐出に関するものであるから、これを直ちに、インクが吐出したインク吐出口についてのその直後の駆動手法として規定することはできない。
従って、本件発明３が甲第１，２号証に記載された発明から当業者が容易に発明をすることができたものとは認められない。
（尚、異議申立人は上記甲第１～３号証の他に参考資料を提出し、本件発明３の構成Ｄがインクジェット式プリントヘッドの技術常識であると主張しているが、この参考資料は、本件出願前公知のものではなく、しかも、メニスカスが定常状態に戻っているときにエネルギー発生手段を駆動させることが安定的にインクを吐出させるために理想であることを開示するのみであり、メニスカスが定常状態に戻るタイミングとエネルギー発生手段の駆動周期との関係については開示していないから、これにより、本件発明３が容易に発明をすることができたものとすることはできない。）
［むすび］
以上のとおりであり、本件発明１は、特許法第２９条第１項第３号、或いは、同法第２９条第２項、及び、同法第３６条第４，５項の規定により、特許を受けることができないから、本件発明１についての特許は拒絶の査定をしなければならない特許出願に対してされたものと認める。
また、本件発明２，３についての特許は、特許異議の申立の理由によっては取り消すことはできず、他に本件発明２，３についての特許を取り消すべき理由を発見しないから、本件発明２，３についての特許は拒絶の査定をしなければならない特許出願に対してされたものと認めない。
よって、特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号）附則第１４条の規定に基づく特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令（平成７年政令第２０５号）第４条第２項の規定により、上記のとおり決定する。
平成１３年４月１７日


平成１１年（行ケ）第１６７号　審決取消請求事件
平成１２年６月８日口頭弁論終結
判　　　　　　　決
原　　　　　　　告　　　ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ
代表者　　　            【Ａ】
訴訟代理人弁理士　　　【Ｂ】
訴訟復代理人弁理士      【Ｃ】
被　　　　　　　告　　　特許庁長官　【Ｄ】
指定代理人　　　        【Ｅ】
同　　　　　　　　　　　【Ｆ】
同　　　　　　　　　　　【Ｇ】
同　　　　　　　　　　　【Ｈ】
主　　　　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
３　この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
特許庁が平成８年審判第１７１２７号事件について平成１１年１月１２日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文１、２項と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は、１９９１年１２月２３日にアメリカ合衆国においてした特許出願に基づく優先権を主張して、発明の名称を「Ｘ線ＣＴスキャナー」とする発明（以下「本願発明」という。）について平成４年１２月４日に特許出願（平成４年特許願第３５０２００号）をしたところ、平成８年６月２１日に拒絶査定を受けたので、同年１０月１４日に拒絶査定不服の審判を請求した。
特許庁は、この請求を平成８年審判第１７１２７号事件として審理した結果、平成１１年１月１２日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本を同年２月１０日に原告に送達した。なお、出訴期間として９０日が付加された。
２　本願発明の特許請求の範囲請求項１（以下、同項記載の発明を「本願発明１」という。）
生成される画像面（判決注・「両像面」とあるのは誤記と認める。）の幅を有し画像面の垂直方向に厚さを持っていて、開口部（11）を通る厚いＸ線ビー
ム（50）を発生する手段（13）と；
エックス線ビームに交叉するよう装置された検出器手段（14）にして、エックス線ビームの厚さ方向に沿って配列された１組のサブ要素（41－49，60）を含み、各サブ要素がＸ線ビームの厚さ方向における各部分に交叉して対応する薄スライスの減衰信号を生成するよう構成された、検出器手段（14）と；
次の前処理手段、すなわち、
（a）前記サブ要素のそれぞれ又は幾つかから減衰信号を受けて対数を（判決注・「対数と」とあるのは誤記と認める。）とり、対応する薄スライスについての対数化した減衰信号を生成する対数化手段（53，64）、および、（b）薄スライスについての対数化した減衰信号を加え合わせて1つのスライスについての厚スライス減衰信号とする手段（56，58）
を含む前処理手段と、
前記厚スライス減衰信号を受けて再構成し画像を形成する画像再構成手
段（25，36，37）と
を備えて成る、Ｘ線ＣＴスキャナー。
３　審決の理由
別紙審決書の理由の写しのとおり（ただし、７頁１８行～１９行の「切操」は「切換」の、８頁１３行の「演算」は「演算等」の誤記と認める。）、本願発明１は、特公昭６３－６２２１５号公報（以下「引用例」という。）記載の発明（以下「引用発明」という。）に基づいて容易に発明をすることができたものと認められるから、特許法２９条２項の規定に該当し、特許を受けることができないとして、本願の出願は拒絶すべきものである、と認定判断した。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
審決の理由１、２は認める。同３は、引用発明における⑥「データ収集回路５３」からの信号が、本願発明１における⑥「薄スライスの減衰信号」に相当するとの認定（９頁１１行～１２行及び１０頁５行）、及び相違点の判断（１１頁１６行～１２頁４行）を争い、その余は認める。同４は争う。審決は、引用発明の対数化処理の段階を変更することの困難を看過し、本願発明１の効果を看過した結果、相違点の判断を誤ったものであり、その誤りが結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、違法として取り消されるべきである。１　引用発明において、対数化処理は、第７図に示される演算処理装置５４に含まれる主演算装置６３によって行われる。ところが、この主演算装置６３は、対数化処理のほかに再構成演算等の処理も行うものであるにもかかわらず、そこには、対数化処理と再構成演算等の他のデータ処理方法との相互関係は記載されていない。したがって、引用例は、対数化処理を主演算装置６３から取り出して、同一チャンネル毎に順次和をとる段階よりも前の段階に変更することを全く教示していない。
また、対数化処理は非線形演算であって、対数の和と、和の対数とは等しくないから、減衰信号を加え合わせて対数化処理した結果と、減衰信号を対数化処理してから加え合せた結果とは異なるものであって、演算順序を入れ替えることはできない。
したがって、前処理の回路を様々に変更することは、本願出願前において普通に行われていたことではあるものの、引用発明において対数化処理の段階を変更することが容易であったとすることはできない。


２　本願発明１では、各薄スライスのそれぞれが厚さ方向に部分的に密度の異なるところがない複数の薄スライスにして積分減衰値を求めるので、厚スライスの厚さ方向に部分的に密度の異なるところがある場合にも、部分的なボリュームアーチファクト（物体による偽像）の原因となる減衰係数の誤差がなくなるか、あるいは減少するかし、これにより複数の薄スライスの積分減衰値の和から得た厚スライスには減衰係数の誤差がなくなるか、あるいは減少するかする。その結果、本願発明１は、部分的なボリュームアーチファクトを減少させることができる効果を有する。
これに対して、引用発明では、厚スライスの厚さ方向に部分的に密度の異なるところがある場合、対数化処理する前にサブ要素からの減衰信号を加え合わせて１つの信号とするから、単に一つの厚スライスから得られた減衰信号と同じになり、部分的なボリュームアーチファクトの原因となる減衰係数の誤差が存在し、その結果、再生画像で密度の高い物体間にストリーク（筋条）のアーチファクト（偽像）が生じる。
本願発明１の前記効果は、引用例の記載から予測されないものである。
第４　被告の反論の要点
１　本願発明及び引用発明の属する技術分野において、画像再構成処理や減衰信号の具体的特性に合わせて減衰信号に対する前処理を様々に変更して試みることは、本願出願前、普通に行われていたことである。そして、対数化処理の段階を、同一チャンネル毎に順次和をとる段階より前の段階への変更を試みることも、本願出願当時の技術水準からみて当然のことであった。当業者がこの変更を試みることを妨げる事由は特段見いだせない。
２　本願発明１の構成によりもたらされる効果は、引用例の対数化処理の段階を、同一チャンネル毎に順次和をとる段階より前の段階への変更を試みた結果生じたものにほかならない。すなわち、この効果は、当該技術分野の当業者が引用例の記載を検討した結果、予測できた範囲のものである。
本願発明１の効果についての原告主張の内容が正しいか否かを被告は知らない。しかし、いずれにせよ、それは願書に添付された明細書及び図面の記載を根拠とするものではないから、本願発明１の特許性の根拠にはなり得ないものというべきである。
第５　当裁判所の判断
１　甲第３号証、乙第１ないし第４号証及び弁論の全趣旨（とりわけ、原告も「前処理の回路を様々に変更することは、本願出願前において普通に行われていた」ことを認めている事実）によれば、引用発明において、データ収集回路５３は、「入力装置５２の選択指示指令を受けて使用検出器列数に応じて変わる出力レベルに対応できるようにこのデータ収集回路５３は処理方法を昀適なものに合わせる」との処理を行っており（引用例４欄３２行～３５行）、上記データ収集回路５３による処理は、その後に行われる加算装置６２における同一チャンネル毎に加算する演算、主演算装置６３における対数化処理の演算とともに、いわゆる前処理の一部をなすものであること、及び、本願出願前、本願発明及び引用発明の属する技術分野においては、画像再構成処理や減衰信号の具体的特性に合わせて減衰信号に対する前処理を様々に変更して試みることが普通に行われていた事実が認められる。そして、本件全証拠によっても、対数化処理を、同一チャンネル毎に順次和をとる段階より前の段階に変更することを妨げる事情は認められないから、引用発明において、対数化処理の段階を同一チャンネル毎に順次和をとる段階より前の段階への変更し、その結果として、サブ要素からの減衰信号を対数化したうえで加え合わせて１つの信号として再構成するという構成とすることは、当業者が容易にし得たことと認められる。
２　原告は、引用例は、対数化処理を主演算装置６３から取り出して、同一チャンネル毎に順次和をとる段階よりも前の段階に変更することを全く教示していないから、引用発明において対数化処理の段階を変更することは容易ではないと主張する。しかし、引用例自体に上記教示がなくとも、前述のとおり、画像再構成処理や減衰信号の具体的特性に合わせて減衰信号に対する前処理を様々に変更して試みることは普通に行われていたことである以上、引用例に接した当業者にとって、対数化処理を同一チャンネル毎に順次和をとる段階よりも前の段階に変更することが、困難であったとは認められない。
また、原告は、対数化処理は非線形演算であって、減衰信号を加え合わせて対数化処理した結果と、減衰信号を対数化処理してから加え合せた結果とは異なるから、引用発明において対数化処理の段階を変更することは容易ではないと主張する。しかし、減衰信号に対する前処理を様々に変更すれば、変更に伴って結果が異なることは明らかであるから（そうでなければ、具体的特性に合わせて変更を試みる意味がない。）、当業者がこれを試みる際には、変更に伴う数値等の補正をすることを前提としていたことは明らかである。そして、減衰信号を加え合わせて対数化処理した結果と、減衰信号を対数化処理してから加え合せた結果とが異なることは常識であるから、引用発明について対数化処理を同一チャンネル毎に順次和をとる段階より前の段階に変更する際にも、前処理の一つとして、計算の結果が変わることに対応する数値補正をすることは当然である。このような調整が必要であるとしても、そのことは、引用発明において対数化処理の段階を変更することを困難ならしめるものではない。
３　原告は、本願発明１においては、引用発明との相違点に係る構成により、部分的なボリュームアーチファクトを減少させることができる効果を有すると主張する。引用発明において、対数化処理の段階を、同一チャンネル毎に順次和をとる段階より前の段階に変更した場合、これにより画像も変更され、ボリュームアーチファクトも変化ないし減少することになるという効果を奏することは明らかである。しかし、その効果のうちに、当業者が予想し得なかった範囲のものがあることを認めるに足りる証拠はない。
また、原告は、引用発明では、再生画像で密度の高い物体間にストリークのアーチファクト（偽像）が生じると主張する。原告の上記主張が、本願発明１が、引用発明との相違点に係る構成によって、上記ストリークのアーチファクトが生じないか又は減少するという点で当業者が予想し得ない効果を奏するとの趣旨であるならば、それは、願書に添付された明細書及び図面の記載において根拠が示されておらず、これらに基づかない主張であるから、採用することができない。したがって、本願発明１の作用効果も、当業者が予測できる範囲内のものと認められる。
４　以上のとおりであるから、原告主張の審決取消事由は理由がなく、その他審決にはこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。
第６　よって、本訴請求は、理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担並びに上告及び上告受理の申立てのための付加期間の付与について行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条、９６条２項を適用して、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第６民事部
裁判長裁判官     山　　下　　和　　明


平成一一年(ネ)第三一四五号実用新案権侵害禁止等請求控訴事件（原審・神戸地方裁判所平成九年(ワ)第二三二〇号）
【当審口頭弁論終結日平成一二年五月一〇日】
判　　　　決
控　　　訴　　　人　　　　　日本スピンドル製造株式会社
右代表者代表取締役　　　　　【Ａ】
控　　　訴　　　人　　　　　株式会社スピンドル建材
右代表者代表取締役　　　　　【Ｂ】
右両名訴訟代理人弁護士　　　本　間　　　崇
同　　　　　　              牧野    知彦被　控　訴　人　      　　　山金工業株式会社
右代表者代表取締役　　　　　【Ｃ】
右訴訟代理人弁護士　　　　　金　井　和　夫
同　　　　　　　　　        金　井　　　亨
右補佐人弁理士　　　　　    【Ｄ】
主　　　　文
一　本件各控訴をいずれも棄却する。
二　控訴人らの当審における請求をいずれも棄却する。三　控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第一　控訴の趣旨
一　原判決を取り消す。
二　被控訴人は、別紙イ号物件目録記載の物件を製造し、販売し又は販売の申出をしてはならない。
三　被控訴人は、控訴人らに対し、金七〇四万五〇〇〇円及び内金三八九万円に対する平成九年一二月一一日から、内金三一五万五〇〇〇円に対する平成一〇年一二月一五日から、各支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。四　訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
第二　事案の概要
本件は、控訴人らが被控訴人に対し、第一次的にその共有する実用新案権を被控訴人に侵害されたことによる実用新案権侵害及び不法行為に基づき、第二次的に法的保護に値する営業活動を故意に侵害された不法行為（当審で追加）に基づき、侵害行為の差止と損害賠償を求めた事案である。
一　判断の前提となる事実（証拠を掲記しない事実は当事者間に争いがない。）
１　当事者
(一)　控訴人日本スピンドル製造株式会社は、建材及び成形品の製造並びに販売等を目的とする会社である。
控訴人株式会社スピンドル建材は、金属製又は木製建具の製造、加工、取付工事並びに販売などを目的とする会社である。
(二)　被控訴人は、建造物の内装、外装、外溝工事に関する設計及び請負施工並びにこれらに関する建設用材料の製造販売等を目的とする会社である。
２　控訴人らの権利
(一)　控訴人らは左記の実用新案権（以下「本件実用新案権」という。）を共有している。
(1)　考案の名称　　間仕切りパネル
(2)　出　願　日    昭和六二年七月六日
（実願昭和六二ー一〇四二九〇号）
(3)　出願公開日    平成元年一月一九日
（実開平一ー一〇一一〇号）
(4)　出願公告日    平成六年九月七日
（実公平六ー三四四八八号）
(5)　登　録日      平成七年七月六日
(6)　登録番号    第二〇六七三一六号
(7)実用新案登録請求の範囲（請求項１）
「単位パネル(1)を横に連結して室内を仕切る間仕切りパネルであって、単位パネル(1)は木製の上枠(21)、金属製の下枠(22)及び木製の両縦枠(23)から成る矩形のパネル枠(2)に木製の或いは木材を主体とするパネル部材を嵌めて形成され、縦枠(23)の内面の全長に亘ってパネル部材の端縁が嵌まる内溝条(25)が形成され、該縦枠(23)の外面の全長に亘って、単位パネル(1)を連結するための方立(50)が嵌合する外溝条(26)が開設されていることを特徴とする間仕切りパネル。」（以下「本件請求項」といい、その考案を「本件考案」という。）
(二)　本件考案の構成要件
本件考案の構成要件は次のとおり分説できる（甲二の二）。Ａ　単位パネル(1)を横に連結して室内を仕切る間仕切りパネルであること。
Ｂ　単位パネル(1)は、木製の上枠(21)、金属製の下枠(22)及び木製の両縦枠(23)から成る矩形のパネル枠(2)に木製或いは木材を主体とするパネル部材を嵌めて形成されていること。
Ｃ　縦枠(23)の内面の全長に亘ってパネル部材の端縁が嵌まる内溝条(25)が形成されていること。
Ｄ　該縦枠(23)の外面の全長に亘って、単位パネル(1)を連結するための方立(50)が嵌合する外溝条(26)が開設されていること。（右の各構成要件を、以下「構成要件Ａ」などという。）
３　被控訴人の行為
被控訴人は、別紙イ号物件目録記載の間仕切りパネル（以下「イ号物件」という。）を、遅くとも平成八年ころから業として製造販売している（ただし、イ号物件のうち、イ号物件目録記載①ないし⑤の単位のパネル(1)のみから選択した単位のパネル相互を連結して構成した間仕切りパネルを被控訴人が製造し、販売し又は販売の申出をしているかについては、争いがある。）。
４　イ号物件の構成
イ号物件の構成は、以下のとおりである。


ａ　イ号物件は、別紙イ号物件目録記載の一二種類の単位のパネル（１、1a）から選択された、①ないし⑤の単位のパネル(1)を一つ又はそれ以上を含む複数種類の単位のパネルを用い、別紙第１図に示すように、その単位のパネル（１、1a）相互を連結して構成した間仕切りパネルである（ただし、イ号物件目録記載①ないし⑤の単位のパネル(1)のみの一つ又はそれ以上を用い、その単位のパネル相互を連結して構成した間仕切りパネルの構成を含むかについては、争いがある。以下①ないし⑫の単位のパネルを単位のパネル①、⑫などという。）。ｂ　各単位のパネル（１、1a）は、上の枠(21)・下の枠(22)・両縦の枠(23)からなる矩形パネル枠を有する。
上の枠(21)は、中実木製の上枠主体の上下面に凹溝を設け、上下の凹溝か又は上の凹溝のみに溝形金属杆が嵌入・ビス固定され、上面の溝形金属杆が上方に突出している。
上の枠(21)の突出部分を除く中実木製の上枠主体の厚さは約三〇ミリメートル、全体の厚さは約五〇ミリメートルである（甲三、弁論の全趣旨）。単位のパネル①、②、③、④、⑤（人の出入りする開口部のある単位のパネル。以下、本件考案の人の出入りする開口部のある単位パネルも含め、人の出入りする開口部のある単位パネル又は単位のパネルを「端パネル」ということがある。）の下の枠(22)は金属製である。
単位のパネル⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫（人の出入りする開口部のない単位のパネル。以下、本件考案の人の出入りする開口部のない単位パネルも含め、人の出入りする開口部のない単位パネル又は単位のパネルを「中間パネル」ということがある。）の下の枠(22)は、中実木製の下枠主体の上下面に横溝を設け、下の横溝に形の溝形金属杆（以下、「形」の記載を省略する。）が嵌入・ビス固定され、該溝形金属杆の下端部分は下枠主体の下方に突出している。中間パネルの下の枠(22)は突出部分を除く中実木製の下枠主体の厚さが約八八ミリメートル、全体の厚さが約一〇〇ミリメートルとなっている（甲三、弁論の全趣旨）。
両縦の枠(23)の縦枠主体は中実木製である。
矩形パネル枠への取付物である引戸、塞ぎ板、開き戸、障子の各仕様は以下のとおりである（甲三、弁論の全趣旨）。
引　戸　　面　材　シナ合板四・〇ミリメートル
補強材　ラワン集成材
芯　材　ペーパーコア
開き戸　　面　材　シナ合板四・〇ミリメートル
補強材　ラワン集成材
芯　材　ペーパーコア
障子　　　縦框　　スブルース
横框　　スブルース
塞ぎ板　　面　材　シナ合板四・〇ミリメートル
補強材　集成材
芯　材　ペーパーコア
ｃ　単位のパネル①、②、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫は、縦の枠(23)の内面の全長に亘って内縦溝(25)が設けられているが、③、④、⑤は、縦の枠(23)の内面の全長に亘って内縦溝(25)が設けられていない。ｄ　いずれのタイプの単位のパネルについても、縦の枠(23)には中実木製の縦枠主体の外面の全長に亘って外縦溝(26)を設け、この外縦溝(26)に、隣の単位のパネルと連結する連結片を、また、隣の柱と連結するための連結片を、単位のパネルを横に連結したり、柱と連結したりする前から予めビス固定している。これらの連結片は、縦枠主体の外面で突出している。
また、これらの連結片は外縦溝(26)の全長に亘ってはおらず、連結片の下端は、縦の枠(23)の下端から浮き上がっている。そして、連結片の側部で、連結されたパネル間の隙間を隠す隙間隠しが下方に延長している。別紙第２図、第３図に示すように、単位のパネル（１、1a）相互の連結時には、両単位のパネル（１、1a）の外縦溝(26)に予めビス固定されている各連結片を相互に組み合わせてビス固定し、単位のパネルを柱と連結するときには、単位のパネルの外縦溝(26)に予めビス固定されている連結片を、柱に連結固定する。
二　争点
１　イ号物件
被控訴人が製造し、販売し又は販売の申出をしているイ号物件は何か。被控訴人が製造し、販売し又は販売の申出をするおそれのあるイ号物件は何か。
２　第一次請求（実用新案権侵害）
(一)　イ号物件の構成は本件考案の技術的範囲に属するか。(二)　イ号物件は本件考案と均等であることによりその技術的範囲に属するか。
(三)　本件請求項は、単位パネルを横に連結して室内を仕切る間仕切りパネルにおいて、端パネルの構成のみを代表的に規定したものと解すべきか。右解釈を前提として、イ号物件の構成は本件考案の技術的範囲に属するか。
(四)　損害
３　第二次請求（法的保護に値する営業活動の侵害。当審追加請求）
右不法行為の成否及び損害
三　争点に関する当事者の主張
１　争点１（イ号物件）について
（控訴人らの主張）
被控訴人は、端パネルから選択した単位のパネル(1)を相互に連結して構成した間仕切りパネルを含め、イ号物件を製造し、販売し若しくは販売の申出をし、又は、右間仕切りパネルを製造し、販売し若しくは販売の申出をするおそれがある。
２　争点２（第一次請求）について
(一)　争点２(一)
（控訴人らの主張）
(1)　構成要件Ａ該当性について
イ号物件は、一二種類の単位パネル（１、1a）から選択された、単位パネル①ないし⑤のパネル(1)の一つ又はそれ以上を含む複数種類の単位のパネルを用い、別紙第１図に示すように、その単位のパネル（１、1a）を相互に連結して構成した間仕切りパネルであるから、本件考案の構成要件Ａを備えている。
(2)　構成要件Ｂ該当性について
①　イ号物件の単位のパネル（１、1a）は、上の枠(21)・下の枠(22)・両縦の枠(23)からなる矩形パネル枠を有する。


②　単位のパネル（１、1a）の上の枠(21)は、単位のパネル①、④、⑤、⑥、⑧、⑩、⑪、⑫が中実木製の上枠主体の上下面に凹溝を設け、上下の凹溝に溝形金属杆が嵌入・ビス固定され、上面の溝形金属杆が上方に突出しており、②、③、⑦、⑨が中実木製の上枠主体の上下面に凹溝を設け、上の凹溝に溝形金属杆（下の凹溝には金属杆は設けられていない。）が嵌入・ビス固定され、上面の溝形金属杆が上方に突出している。
右のいずれの上の枠(21)も、中実木製上枠主体の上下面に凹溝を設け、上下の凹溝か又は上の凹溝のみに溝形金属杆が嵌入・ビス固定され、上面の溝形金属杆が上方に突出しており、上の枠(21)の凹溝に嵌入・ビス固定され上方に突出している溝形金属杆は、単位のパネルを取り付ける躯体に熔接固定する必要のために嵌入・ビス固定されているものであって、上の枠(21)の強度保持のために必須の部材というものではない。
したがって、上の枠(21)は、中実木製の上枠主体に着眼すれば、材質としては「木製」ということができる。
③　単位のパネル①ないし⑤（端パネル）の下の枠(22)は金属製であり、⑥ないし⑫（中間パネル）の下の枠(22)は、中実木製の下枠主体の上下面に横溝を設け、下の横溝に溝形金属杆が嵌入・ビス固定され、該溝形金属杆の下端部分は下枠主体の下方に突出しているというもので、金属製ということができる。仮に後者が金属製でないとしても、溝形金属杆という金属製の部材を金属帯板を曲げ加工して形成させ、中実木製の下枠主体の下の横溝に嵌入・ビス固定させ、その下方は下に突出させて躯体との熔接加工を可能ならしめている点で、金属製の部材を利用し、それに中実木製の下枠主体を付加したものである点で、本件考案の構成要件Ｂの下枠に関する要件を一部利用したものにすぎない。いずれの下の枠(22)も、熔接固定が可能でなければならないばかりでなく、施工状態にばらつきがなく、品質も一定し、耐久性があり、その上に嵌め込まれるパネル部材を下から支えるための強度が要求される点では、前者も後者も全く同様である。
被控訴人は、中間パネルの下の枠(22)が「金属製」であるとすることに同意した結果となる主張を原審の平成一〇年一〇月六日付の第八準備書面において行っている。この主張は、丙考案という乙第一八号証の公報を引き合いに出しつつ、本件考案の単位パネルの下枠の材質を端パネルに限らず、中間パネルも共に金属製とすることの必要性を、具体的に理由を掲げて詳細に強調したものであるが、その意味するところは、イ号物件の単位のパネルの下枠の材質についても全く同様に当てはまる主張である。したがって、イ号物件の単位のパネルは、端パネルに限らず、中間パネルも下枠が「金属製」であることにつき、当事者間で争いがないといって差し支えない。
④　両縦の枠(23)は、いずれも樹脂を含浸させた木材にて形成されている。
⑤　矩形のパネル枠への取付物は、いずれもパネル部材の木製の部分ないし木材を主体とする部分の占める割合が本件公報添付第１図に示されているガラス障子やガラス窓付きの引戸等のパネル部材と比べて全く変わりなく、「木製或いは木材を主体とするパネル部材を嵌めて形成されている」という要件を具備する。
(3)　構成要件Ｃ該当性について
イ号物件の単位のパネル①及び②、⑥ないし⑫は、単位のパネルの縦の枠(23)の内面の全長に亘ってガラス障子の当たり部分などパネル部材の端縁が嵌まる内縦溝(25)が形成されているから、本件考案のＣの構成要件に該当する。また、単位のパネル③ないし⑤では、単位のパネルの縦の枠(23)の全長に亘って内縦溝(25)は設けられていないものの、横の桟の上側にガラス又はガラス障子を嵌め込んでいるから、少なくとも横の桟の上側にはパネル部材の端縁が嵌まる内縦溝(25)が設けられている。
したがって、これらについても、少なくとも本件考案の構成要件を一部利用している。
(4)　構成要件Ｄ該当性について
イ号物件の単位のパネルは、外面の全長に亘って外縦溝(26)が開設されており（なお、本件考案において外溝条(26)の深さについては特に規定されていない。）、そこには単位のパネルを連結するための連結片が嵌入固定されていて、単位のパネルの連結時にそれぞれの連結片を相互に組み合わせてビス固定するから、本件考案のＤの構成要件に該当する。
なお、本件考案のＤの構成要件にいう「方立(50)」とは「単窓同士を横方向に連結したときの連結部分」であり（甲七）、そのような方立(50)の意味からすれば、イ号物件の連結片が外縦溝(26)の全長に亘っておらず、連結片の下端が縦枠の下端から浮き上がっているとしても、連結片同士をビス固定するときに連結部分としての方立(50)が形成されることには変わりがない。また、本件考案のＤの構成要件のうちの「該縦枠の外面の全長に亘って」という部分は、「外溝条(26)」にかかる文言であって、「単位パネルを連結するための方立(50)」にはかかっていないから、ここにいう方立(50)の長さが単位パネルの外枠の全面の全長に亘って開設されている外溝条(26)と同一の、柱として立設しているものでなければならないということにはならない。
（被控訴人の主張）
(1)　構成要件Ｂ不該当性について
①　イ号物件の単位のパネルの上の枠(21)は、全部が木製ではなく、その下面及び上面に設けた凹溝に溝形金属杆が嵌入・ビス固定されている。両縦の枠(23)についても同様である。また、下枠についても、全部が金属製ではなく、中実木製の下枠主体の上下面に横溝を設け、下の横溝に溝形金属杆が嵌入・ビス固定されているものもある。
②　また、「木材を主体とする」という要件については、本件実用新案権に係る明細書（以下、「本件明細書」という。）の詳細な説明ではガラス障子(3)ないしガラス窓付きの引戸(4)が挙げられているにすぎないから、少なくともイ号物件③（横の桟の上側にガラスを嵌め込んだもの）は、本件考案の単位パネルに該当しない。


(2)　構成要件Ｃ不該当性について
イ号物件の単位のパネル③ないし⑤については、内縦溝(25)は全長に亘っていない。なお、これらのタイプの単位のパネルにおいては、内縦溝(25)は横の桟よりも上側にのみ設けられており、その長さは縦の枠(23)の全長の三割程度であり、縦の枠(23)の内面の大部分において内縦溝(25)が開設されているとすらいえないものである。また、イ号物件の単位のパネルは、全て上の枠(21)と下の枠(22)の間に横の桟を設けており、横の桟によって内縦溝(25)は上下に分断されている。
したがって、少なくともイ号物件③ないし⑤は本件考案のＣの構成要件に該当しない。
(3)　構成要件Ｄ不該当性について
①　本件考案では、単位パネルは縦枠(23)の外溝条(26)に嵌合する方立(50)をもって連結することを前提としている。したがって、本件考案の単位パネルの縦枠(23)は現場施工時における方立(50)の嵌合を可能とするような外溝条(26)を備えていなければならない。
これに対し、イ号物件の単位のパネルでは、隣の単位のパネルと連結する連結片或いは隣の柱と連結するための連結片が予めビス固定されているというものであり、縦の枠(23)の外縦溝(26)はそれほど深いものである必要がなく、単に化粧溝の機能しかない。
②　また、構成要件Ｄにいう「方立(50)」とは、そもそも出入口などの脇にある小柱の意味であり（乙一）、柱として立設しているものをいうのであるから、方立(50)の長さは単位パネルの縦枠(23)の外面の全長に亘って開設されている外溝条(26)と同一でなければならない。
しかし、イ号物件の単位のパネルの縦の枠(23)は外面の全長に亘って外縦溝(26)が設けられているが、その連結片は外縦溝(26)の全面に亘っておらず、連結片の下端は縦の枠(23)の下端から浮き上がっている（なお、該連結片の側部で、連結されたパネル間の隙間を隠す隙間隠しが下方に延長しているにすぎない。）。
③　そして、本件考案の方立(50)とは、本件明細書の詳細な説明における（作用及び効果）の記載によれば、施工現場で初めて単位パネルの外溝条(26)に嵌合されるものであり、この嵌合までは単位パネルと方立(50)は独立しているし、単位パネルの外溝条(26)は開放状態にあるものであると解される。これに対し、イ号物件は、工場生産された単位のパネルが既に連結片を具えているのであり、この単位のパネルは施工現場で初めて方立(50)と嵌合できるような外縦溝(26)を何ら有していない。そして施工現場においては、この連結片相互をビス固定して単位のパネル相互を連結するのであり、外縦溝(26)と方立(50)とを嵌め合わせて単位パネル相互を連結する本件考案とはその連結の仕組みが全く異なる。
④なお、間仕切りパネルについては、枠連結タイプの間仕切りパネルとスタッド連結タイプの間仕切りパネルとの二種類の方立(50)があることは業界の常識であり（乙一〇ないし一六）、本件考案における方立(50)は、スタッド連結タイプのものであって、イ号物件の方立(50)は枠連結タイプのものであるという点で明らかに異なる。
⑤　そもそも、本件考案は、現場での大工仕事によって間仕切りを施す場合に施工時間が長くかかりコスト高を招来するという従来技術の問題点を解決することを目的の一つとするものであるから、単位パネル相互の連結手段が簡素でなければ本件考案が目的とする施工能率の向上は達成されないことになる。この点、単位パネル同士の連結部材には、何種類もの金具を用いて行う複雑で手間のかかるものから、本件考案のような簡単な柱の嵌合方式まで様々なものがあるのであって、本件考案の右目的を達成するためには、柱の嵌合方式という簡素な連結手段を採用することが必須というべきである。
これに対し、イ号物件の連結方式は、パネル連結安定性上の作用効果を重視した反面、本件考案よりも施工能率向上の面の作用効果が劣るという点でも異質であり、イ号物件の連結片は、本件考案の「方立(50)」ではないというべきである。
⑥したがって、イ号物件の単位のパネルは、本件考案のＤの構成要件に該当しない。
(二)　争点２(二)
（控訴人らの主張）
(1)　仮に、イ号物件の中間パネルの下の枠(22)が金属製といえないとしても、本件考案とイ号物件との相違点は、中間パネルの下枠(22)が、本件考案では金属製であるのに対し、イ号物件の中間パネルの下の枠(22)は、中実木製の下枠主体の上下面に横溝を設け、下の横溝に溝形金属杆が嵌入・ビス固定され、該溝形金属杆の下端部分は下枠主体の下方に突出しているという構造になっているという点のみである。
(2)　そして、平成一〇年二月二四日、昀高裁判所は、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品などと異なる部分が存する場合であっても、①右部分が特許発明の本質的部分ではなく、②右部分を対象製品などにおけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、③右のように置き換えることに当該発明の属する技術的分野における通常の知識を有するもの（以下「当業者」という。）が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、④対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、⑤対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものにあたるなどの特段の事情のない時は、右対象製品等は特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である、との判決を言い渡した（以下右各均等要件を「均等要件①」などという。）。
(3)　右の理は実用新案権についても妥当すると解されるところ、本件考案とイ号物件との間には前記のような相違点があるものの、それは次に述べるとおり右昀高裁判決の掲げる①ないし⑤の要件を充たすものであるから、両者は均等であり、したがって、イ号物件は本件考案の技術的範囲に属すると解するのが相当である。
①　均等要件①（非本質的部分）について


本件考案において、端パネルの下枠(22)が金属製であることが本件考案の本質的部分であることは、本件明細書の詳細な説明の単位パネルの下枠(22)を金属製とする理由を記載した部分（公報３欄４行から６行、25行から27行、６欄５行から７行。以下、引用する場合、記載箇所の摘示又は「公報」の記載を適宜省略する。）が全て端パネルのみに当てはまることから明らかである。また、中間パネルの下枠(22)も、端パネルの下枠(22)と同様に躯体と熔接固定が可能であり、かつ、施工状態にばらつきのない品質の一定した耐久性のある間仕切りとして、その上にはめ込まれるパネル部材を下から支えるための強度が要求されるが故に、金属帯板の曲げ加工によって形成される金属製であることは、本件考案の本質的部分ということができる。
イ号物件は、端パネルの下の枠(22)が本件考案と全く同様に金属製であるほか、中間パネルの下の枠(22)は、本件考案における本質的部分としての下枠(22)が金属製である要件と同じく溝形金属杆を用いている。しかして、イ号物件は、溝形金属杆の上面に、下面に横溝を設けた中実木製の下枠主体を嵌入・ビス固定させている点においてのみ異なっているのである。
したがって、端パネルのように、下枠(22)が金属帯板の曲げ加工によって形成されている金属製であるものと、右の中間パネルの下枠(22)のように、その他に中実木製の下枠主体とを嵌入・ビス固定しているものとの構造上の差異は、本件考案の本質的部分ということはできない。
従来の技術及び問題点について、明細書には、「近時新築される校舎の殆どは、鉄筋コンクリート作りの構体内側を金属質のパネルにて複数の教室に、或いは教室と廊下とに仕切っている。・・・金属質パネルは外観上、冷たく感じ、又、熱伝導が良好であるため、パネル自体が冬は冷たく夏は熱くなり、学舎としての環境作りには問題があった。・・・木材で間仕切りを施すには、現場での大工仕事が主となり、施工期間が長くかかり、コスト高を招来すると共に、施行状態にばらつきがあり、品質が一定しない新たな問題が生じる。又、下枠(22)を木製とすると、例えば引戸用レールリ（「引き戸用レールの」の誤り）取付に対する耐久製（「性」の誤り）、靴の踏み付けに対する耐久製（「性」の誤）が低下する問題が生じる。」（２欄６行から３欄６行）と記載され、作用及び効果として、明細書には、「単位パネル(１)は、下枠(22)以外は木材にて形成されたパネル枠(２)に、木材製、或いは木材を主体とするパネル部材を嵌めて形成されるため、・・・室内に暖かみを醸し出すことができる。目立たない下枠(22)は金属製としたため、引き戸用レールリ（「引き戸用レールの」の誤り）取り付けや、靴の踏み付けに対する耐久性を高めることができる。・・・本願のように、単位パネルの大部分を木材にて形成した単位パネルは、金属製パネルに比べて断熱作用が優れているため冷暖房の効率を上げることが出来る。」（３欄20行から39行）と記載されている。したがって、本件考案においては、木材を主体として用いることを基本にして、外部に露出しない部分で、かつ、耐久性を要する部分については、昀低限の金属を用いて耐久性を高めるという構成を採ったことが従来技術に見られない特有の解決原理である。右解決原理を備える要素を特許請求の範囲に記載された構成要件Ｂから取り出すと、まず、端パネル、中間パネル共に両縦枠(23)が木製であることは、本件考案の中核をなす特徴的部分、すなわち、本件考案の本質的部分である。また、上枠(21)は下枠(22)同様に目立たない部分であるが、耐久性を要しないことから、端パネル・中間パネル共にこれを木製とすることは本件考案の本質的部分である。また、下枠(22)については、まず、端パネルについては、靴の踏み付け、あるいは引戸用レールの取付（３欄25行から27行）のために、パネル枠自体に耐久性が要求されるため、パネル枠主体そのものを金属製とすることが必要であり、これは本件考案の本質的部分である。中間パネルの下枠(22)については、静荷重あるいは溶接に対する耐久性を要するが、これは端パネルのように直接パネル枠自体に耐久性を要求されるものではないから、前記の耐久性をもたせるため昀低限の金属を用いるという技術思想から、パネル枠自体を金属製にすることは本質的部分ではなく、耐久性をもたせるために必要な範囲で金属製の部材を用いることが考案の本質的部分である。
そうすると、仮に、構成要件Ｂの「金属製の下枠(22)」という要件について中間パネルにおいても「下枠(22)が金属製（すなわち、金属で構成される）」であると解釈するとしても、下枠主体を木材で構成し、アンカーボルトとの接続のために下枠主体の下部に設ける杆を金属で構成することで、イ号物件は、本件考案に特有の解決原理と実質的に同一の原理に属する解決手段を備え、本件考案の技術思想を満たすことができるのであって、下枠主体を木材で構成するという点で、本件考案の構成要件Ｂと異なる部分があるとしても、かかる部分は本件考案の本質的部分ではないから、構成要件Ｂとイ号物件の構成との間の均等を論ずる余地があることとなる。
②　均等要件②（置換可能性）について
本件考案の中間パネルの下枠(22)を、請求の範囲の文言である金属製に換えて、イ号物件の中間パネルの下の枠(22)のような中実木製を主体とするものに置き換えても、本件考案の目的を達することができ、同一の作用効果を奏することはいうまでもない。
したがって、本件考案の中間パネルの下枠(22)を金属製としたものと、イ号物件の⑥ないし⑫における下の枠(22)のように中実木製を主体とするものとの間には、置換可能性がある。
③　均等要件③（置換容易性）について
右のように置き換えて同じ目的や作用効果を達成することに、当該考案の属する技術的分野における通常の知識を有するものが、イ号物件の製造時点において容易に想到することができたものであることは、被控訴人を含む複数の当業者が、本件考案の実用新案公報が発行された後に、イ号物件と酷似した製品（中間パネルの下の枠(22)を木製を主体としたもの）を製造販売し始めたという現実の事実に照らして経験則上明らかである。
④　均等要件④（推考非容易性）について
本件考案にかかる実用新案登録出願は、特許庁審査官より平成五年八月二〇日を起案日とする拒絶理由通知を受けた。


右拒絶通知の理由の一つは「明細書の記載中、下枠(22)の材質に関する記載が不明瞭である。（〈下枠(22)〉が金属製であるにもかかわらず『木質パネル枠』と記載されている）」という点にあったが、原告らは「木質」を省略した訂正明細書を提出するという手続補正を行い、その結果、出願公告の決定がなされ、登録されるに至ったものである。
これに対し、イ号物件は、本件考案が平成元年一月一九日に公開され、平成六年九月七日に公告された日よりもずっと遅れて平成八年ころから業として製造販売されるに至ったものであって、経時的に観察するだけでも、本件考案を模倣した結果となっており（なおイ号物件を製品化したもののカタログ中の商品名「木製学校間仕切ＷＳＰ―一〇五」も、控訴人らの本件考案の実施品の商品名「木製学校用間仕切ＳＰＷ」と酷似している。）、拒絶理由通知で引用されたイ、ロ、ハの各公知引用例とは同一でもなければ、本件考案の出願時点で、本件考案の開示を受けることなく当業者がイ、ロ、ハの公知例から容易に推考できたものでないことは明らかである。
⑤　均等要件⑤（意識的除外）について
本件実用新案権の補正手続で、当初の出願明細書で下枠(22)を木質パネル枠と限定していた請求項①が削除され、金属製の下枠(22)を骨格とした請求項②が残され、同時に端パネルの下枠(22)を金属製とした理由を示す箇所が考案の詳細な説明に挿入されたことは、端パネル及び中間パネルの下枠(22)を木製とするものは除外したことを意味するにすぎず、「中実木製の下枠主体の上下面に横溝を設け、下の横溝に溝形金属杆が嵌入・ビス固定され、該溝形金属杆の下端部分は下枠主体の下方に突出している」ような中間パネルの下枠(22)の構造を意識的に除外したことにはならない。
したがって、端パネルの下の枠(22)は、本件考案と同じ金属製であるが、中間パネルの下の枠(22)も、端パネルの下の枠(22)と同様な「金属帯板の曲げ加工によって形成されている」溝形金属杆を上下面の横溝に嵌入・ビス固定した中実木製の下枠主体である以上、このような中間パネルの下の枠(22)を有するイ号物件を本件考案の出願手続において請求の範囲から意識的に除外した等の特段の事情があるわけではない。
（被控訴人の主張）
(1)　均等要件①（非本質的部分性）について
①　本件考案においては、下枠(22)が金属製であることは本質的なものである。
②　そもそも、本件考案は、木材で間仕切りを施そうとして現場での大工仕事に頼る場合、①　施工期間が長くかかる、②　コスト高を招来する、③　品質が一定しない、④　下枠(22)も木製の場合は、端パネルの引戸用レールの取り付けに対する耐久性、靴の踏み付けに対する耐久性が低下するといった問題が生じるので（２欄末行から３欄６行）、この問題を解決するためになされたのである。③　コスト或いは品質の観点からは、木材よりも金属の方がパネル枠の材質としては望ましい（２欄９行から10行）。しかし、上枠(21)・縦枠(23)・横桟は目立つから、これらを金属製にすると暖かみが損なわれてしまうので、これらの材質は木材にせざるを得ない。そして、実施例では、前記③の品質の問題については、反りや狂いの少ない木材の集成材を使用することでこれを解決し、さらに、集成材に間伐材を利用すれば②のコストの問題も解決できるとされている（４欄18行から24行）。そして、その文脈で、「下枠(22)は金属帯板の曲げ加工によって形成されている。」と続くのである（４欄29行から30行）。すなわち、目立たない下枠(22)ならば金属製にしても単位パネル全体の暖かみを損なうことはなく、それでいて、木材に比べて反りや狂いもなくコストも低減できるメリットもある。このようなことから、中間パネルにおいても、下枠(22)が金属であることは技術的に重要な意味をもつ（そもそも端パネルの下枠(22)だけを金属製にして中間パネルの下枠(22)を木製にすれば、中間パネルについては、大工仕事で間仕切りを施した場合と同様、施工状態にばらつきを生じ、品質が一定しなくなるから、中間パネルの配置か所において反りや狂いが生じ、間仕切りとしての耐久性が確保できなくなることは明らかである。）。
④　下枠(22)を金属製とすることが端パネルの耐久性を高めるためだけになされたものでないということは、本件実用新案登録請求の願書（乙五）に添付された明細書（以下「当初の明細書」という。）と本件公報とを比較すると、明確になる。
すなわち、控訴人は当初の出願時、下枠(22)の材質を限定しないものと、金属製に限定したものの二つを請求項として挙げていた。したがって、もし控訴人が主張するように、下枠(22)を金属製とすることの本質的な意味が端パネルの下枠(22)の耐久性の向上にあるとするなら、その旨の記載があってしかるべきである。ところが、当初の明細書にはそのことについて全く記載はない。明細書の実施例は、当初の明細書も本件明細書も全く同じで、下枠(22)は金属帯板の曲げ加工によって形成されているものであるにもかかわらず、本件考案が解決すべき問題点として挙げられているのは、施工期間と品質とコストだけである。したがって、本件明細書のうち、控訴人らが、金属製の下枠(22)が端パネルにのみ本質的であることの根拠として挙げている記載は、審査官の拒絶理由通知を受けて、控訴人らが自発的に当初の明細書を訂正していく過程で、下枠(22)を金属製とすることで端パネルの下枠(22)の耐久性を高めることができるという効果を付加したにすぎないものというべきである。
⑤　よって、中間パネルにおいても下枠(22)が金属製であるということは、コストや品質の問題を解決するために欠くことのできない事項なのであり、本件考案の本質的な部分である。
(2)　均等要件②（置換可能性）について
①　右(1)からすれば、金属製の下枠(22)をイ号物件の中間パネルの下の枠(22)に置き換えることで単純に同一の作用効果を奏すると結論づけられるものではないことは明らかである。
②　さらに、イ号物件の中実木製の下枠主体の上下面に横溝を設け、下の横溝に溝形金属杆が嵌入・ビス固定され該溝形金属枠の下端部分は下枠主体の下方に突出しているという下の枠(22)と金属製の下枠(22)とでは、次のような相違点が生ずる。


<ｱ>　表面上は金属製から木製に替わるので、木材の持つ暖かみという点ではより好ましく、木質のパネル枠として調和も取れる。<ｲ>　下の枠(22)は木製が主体となっているため、断熱性が向上する。<ｳ>　下枠(22)が金属製だと錆びることもありうるが、下の枠(22)を木製主体とすることで錆防止にもなる。
<ｴ>　下の枠(22)を木製主体とすることにより、木製主体の縦の枠(23)との連結が容易になる。
<ｵ>　下の枠(22)の製造工程が複雑になり、コストは上昇する。③　したがって、両者の作用効果が同一であるとはいえない。
(3)　均等要件⑤（意識的除外）について
①　本件実用新案権の出願過程においては、本件考案の単位パネルの下枠(22)の点について、以下のような経過があった。すなわち、本件実用新案権の出願当初の明細書においては、実用新案登録請求の範囲①は、「単位パネル(1)は、上枠(21)、下枠(22)及び両縦枠(23)にて形成される矩形の木質パネル枠(2)に木質のパネル主体を嵌めて形成され」とされ、同②は、「下枠(22)は金属製である実用新案登録請求の範囲第一項に記載の間仕切りパネル」と記載されていた。これに対し特許庁の審査官から「明細書の記載中、下枠(22)の材質に関する記載が不明瞭である。（金属製であるにもかかわらず『木質パネル枠』と記載されている）」との点で明細書及び図面の記載が不備であるという拒絶理由が通知された。そこで、控訴人らは、自発的に実用新案登録請求の範囲を「単位パネル(1)は木製の上枠(21)、金属製の下枠(22)及び木製の両縦枠(23)から成る矩形のパネル枠(2)に木製或いは木材を主体とするパネル部材を嵌めて形成され、」と補正した。控訴人らは併せて意見書も提出し、「単位パネル(1)は、パネル枠(2)の目立つ部分である縦枠(23)、上枠(21)の表面は木材にて形成されており、・・・又、目立たない下枠(22)は金属製とした・・・」、「本件考案のパネル枠、下枠(22)以外の縦枠(23)、上枠(21)を木材にて形成し、この点から木質パネル枠としたにすぎない。しかし無用の誤解が生じることを避けるために、訂正明細書では『木質』の語句を省きました。」とした。その結果、拒絶理由は解消されたとして本件考案は出願公告されたのである。
②　右のような一連の経過からみれば、控訴人らは当初から下枠(22)の材質に着目して出願しており、これに対し、特許庁の審査官が「金属製であるにもかかわらず『木質パネル枠』と記載されている。」と指摘したのは、下枠(22)を金属製とするなら、たとえそれが目立たない存在であっても木質パネル枠という言葉にはそぐわないと判断したが、そうかといって、当初の明細書の詳細な説明にも、単位パネルである端パネル(1)の下枠(22)及び中間パネル（1a）の下枠(22)（22ａ）が金属製としか記載されておらず、これ以外の素材からなることについては全く記載がなかったので、金属製以外の下枠(22)を有する単位パネルの存在を読みとれなかったからに他ならない。
そこで、控訴人らは、自発的に補正し、下枠(22)も含めて木質パネル枠としていた請求項①を削除して下枠(22)を金属製に限定し、かつ、木質パネル枠を単位パネル枠と訂正したのである。そしてその限定に伴う顕著な効果として、補正書の考案の詳細な説明の（作用及び効果）の項で「目立たない下枠(22)は金属製としたため、引戸用レールの取り付けや、靴の踏み付けに対する耐久性を高めることができる。」という記載を付加し、さらに平成五年一二月一七日付け意見書において「目立たない下枠(22)は金属製としたため、引戸用レールの取り付けや靴の踏み付けに対する耐久性を高めることができる。」ことを強調するとともに、「引例ロは、現場で大工工事によって施工する木製のサッシュであって」などと主張し、下枠(22)を金属製に限定することにより、本件考案を引用例ロと区別して拒絶理由を回避できるようにしたのである。
したがって、控訴人らが補正によって下枠(22)を含めて木質パネル枠としていた請求項を削除したということは、木材を主体とした下の枠(22)を備えるイ号物件の中間パネルを意識的に除外したということにほかならず、このような中間パネルは、本件考案に用いられる単位パネルとしては予定されていないというべきである。
③　さらに、横に連結された単位パネルは、その全体の重量が下枠(22)で支えられることになるが、下枠(22)を木製にした場合、その支持強度が不足し、また、木材の乾燥収縮に伴って下枠(22)が短くなったり反ったりして、間仕切りパネルの連結状態の不安定化を招くおそれがある。
これに対し、下枠(22)を金属製にすれば、重量を支持する下枠(22)として強度の向上を図ることができ、寸法精度を保持できると共に、下枠(22)の反りが防止されることともなり、間仕切りパネルの連結状態を安定させる。また、金属製の下枠(22)は、木製の下枠(22)に比べて安価であるため、単位パネルの製作コストを低減できることや木製下枠(22)に比べて輸送中に凹んだり傷つく等の損傷を受けることが少ないというメリットもある。
したがって、本件考案で出入口の有無を問わず単位パネルの下枠(22)を金属製にしているのは、間仕切りパネルの品質維持性能を上げる上で必須と考えられたからである。
(三)　争点２(三)
（控訴人らの主張）
(1)　本件請求項は、単位パネルを横に連結して室内を仕切る間仕切りパネルにおいて、人の出入りする開口部のある端パネルの構成のみを代表的に規定したものと解すべきである。
(2)　本件請求項では「単位パネル(1)は木製の上枠(21)、金属製の下枠(22)及び木製の両縦枠(23)から成る矩形のパネル枠(2)に・・・」とされ、単位パネルのパネル枠(2)は「金属製の下枠(22)」を有していることが要件とされている一方、本件請求項の冒頭では「単位パネル(1)を横に連結して室内を仕切る間仕切りパネルであって」とされていることから、本件考案は、文理上、あたかも金属製の下枠(22)を有する矩形のパネル枠(2)にパネル部材を嵌めて形成された単位パネル(1)のみを横に連結した間仕切りパネルを対象としているように読める。しかし、横に連結した単位パネルの全てが金属製の下枠(22)を有していなければならない理由はない。


すなわち、本件明細書の詳細な説明では、「下枠(22)を木製とすると、例えば引戸用レールの取り付けに対する耐久性、靴の踏み付けに対する耐久性が低下する問題が生じる。」とか、「また、目立たない下枠(22)は金属製としたため、引戸用レールの取り付けや、靴の踏み付けに対する耐久性を高めることができる。」旨説明されていることから明らかなように、本件請求項における「金属製の下枠(22)」はあくまでも、引き戸や開き戸等の開口部（人の出入りすることができる箇所）を有する端パネルについての要件とみることが合理的である。これに対し、開口部を有しない中間パネルについては、本件明細書の詳細な説明では、「中間パネル（1a）の上部には端パネル(1)と同様のガラス障子(3)、下部には塞ぎ板(5)が嵌まっている。」と説明され、また、本件明細書添付図面第１図の単位パネル(1)の中間に２つの中間パネル（1a）が図示されているが、このような中間パネルの部分は人が出入りできないのであるから、その下枠(22)に引戸用レールを取り付けたり、人が靴で踏み付けることもないのであって、下枠(22)を金属製にする必要はない。
このように本件明細書の詳細な説明及び添付図面を参酌すれば、本件請求項の単位パネルの「金属製の下枠(22)」という要件は、端パネルについての構成を代表的に規定したものと解することが相当である。
(3)　構成要件Ａ該当性について
イ号物件は、単位のパネルを横に連結して室内を仕切る間仕切りパネルであるから、本件考案の構成要件Ａに該当する。
(4)　構成要件Ｂ、Ｃ、Ｄ該当性について
前記(一)における主張と同じ
（被控訴人の主張）
(1)　本件考案の間仕切りパネル
①　本件考案は、単位パネルはすべて（出入口用の端パネルでないものも）下枠(22)は金属製のものであり、その単位パネルを横に連結して仕切る間仕切りパネルである。
②　すなわち、本件考案は単位パネル同士を横に連結して室内を仕切る間仕切りパネルであって、単位パネルと非単位パネルとを連結する間仕切りパネルではない。
仮に、一枚でも単位パネルを使用していれば本件実用新案権の侵害にあたるとすれば、本件請求項では、単位パネルに連結される非単位パネルは全く特定されていないことになるが、本件明細書の詳細な説明によれば、本件考案の目的が、木材の特質を利用した単位パネルを用いて間仕切りを行うことによって、室内に暖か味を醸し出し、併せて断熱効果を向上して暖冷房の効果を上げることにある以上、自ずと非単位パネルの構成には限定があるはずである。例えば、外観上冷たく感じ、また熱伝導が良好であるため、冬は冷たく夏は熱くなる金属質のパネルを非単位パネルとした間仕切りパネルが本件実用新案権の技術的範囲に属さないことは明らかである。
したがって、本件考案においては、単位パネルに組み合わされるパネルの構成が具体的に特定されたものでなければならず、本件請求項の記載からすれば、それは単位パネル同士を連結するということで特定されているとしか読みとれない。
それゆえ、本件考案の単位パネルは、それが出入口用ではないとしても、下枠(22)は金属製ということになる。
よって、本件実用新案権の技術的範囲は、下枠(22)が金属製である単位パネル同士を連結したものに限定されるというべきである。
(2)　イ号物件の間仕切りパネル
イ号物件は、金属製の下枠(22)を有しない単位のパネルも連結されることが予定されているのである。
したがって、仮にイ号物件の単位のパネルに本件考案の単位パネルの構成要件を充たすものがあったとしても、イ号物件としては本件考案の構成要件に該当しない。
なお、本件明細書の詳細な説明添付図面において、中間パネルの下枠(22)を（22ａ）とし、端パネルの下枠(22)の(22)と区別して図示されているのは、前者が塞ぎ板(5)を嵌めるのに対し、後者が引戸(4)を嵌めるため、その形状が異なるからであって、材質を異にするものとは読みとれない。本件明細書の詳細な説明の（実施例）の項の記載によれば、「各パネルのパネル枠(2)は上枠(21)、下枠(22)、両縦枠(23)及び縦枠(23)間の上部に設けた横桟(24)によって縦長の矩形体に形成され」と記載されており、この「各パネル」とは、文脈からみて端パネルと中間パネルの両者を指すことは明らかである。そして、「下枠(22)は金属帯板の曲げ加工によって形成されている。」として、下枠(22)は端パネルと中間パネルの両者を含めて金属製だとしている。このように、右（実施例）の記載をみる限り、端パネルと中間パネルの下枠(22)の材質は同一であるとしか読みとれないのである。
(3)　各構成要件不該当性について
前記(一)における主張に同じ
(四)　争点２(四)
（控訴人らの主張）
(1)　被控訴人は、遅くとも平成八年ころから、控訴人らの承諾を得ることなく、イ号物件を製造販売するという故意による不法行為により、少なくとも一億四〇九〇万円の売上を得た。
(2)　控訴人らは、小松ウォール株式会社に対しては四パーセント、文化シャッター株式会社に対しては四・〇五パーセントの実施許諾料の支払を受ける約定をした実績がある。なお、小松ウォール株式会社が四パーセントなのは、同社が本件実用新案権に抵触する製品の製造を止め、控訴人日本スピンドル製造の製品を購入することとしたから、同社が既に受注済みの製品については安めに実施料率を設定したものであり、文化シャッター株式会社が四・〇五パーセントなのは、同社が製造する製品を控訴人らから通常実施権の設定を受けて自ら販売する道を選んだからである。
(3)　よって、控訴人らの許諾を受けることなくイ号物件を販売した被控訴人は、右二社より高めの実施料率に基づき、右売上額の五パーセント相当の実施料である七〇四万五〇〇〇円を支払う義務がある。
（被控訴人の主張）
被控訴人が、イ号物件（端パネルから選択された単位のパネル相互を連結して構成した間仕切りパネルを除く。）を製造販売しているとの事実は認めるが、その余の控訴人らの主張事実は争う。
３　争点３（第二次請求）について
（控訴人らの主張）


(一)　控訴人らは、実用新案登録第二〇六七三一六号（実公平六ー三四四八八号）の本件実用新案に係る考案（甲第二号証）のほか、実用新案登録第二一四六九八三号（実公平六ー二三六〇九号）の考案（甲第一号証）及び実用新案登録第二〇一一七三〇号（実公平五ー二四七八七号）の考案（乙第一八号証）の実施品として、平成五年頃より、「木製学校用間仕切ＳＰＷ」という商品名の製品を製造販売してきた。
右製品は、金属質パネルと木質パネルの材料を組み合わせて複合化した間仕切りパネルであって、外部に露出しない部分には金属を用いて耐久性を高め、室内から外観される箇所には木材を用いて美観を高め、両材料の長所を活かし、欠点を補い合うものであって、これを工場生産し現場で組み立てることによって、施工期間が短く、しかも品質が一定して、金属質パネルに伴う、外観上、冷たく感じ、また、熱伝導が良好であるためパネル自体が冬は冷たく夏は熱くなり学舎としての環境作りに問題があるという点を一挙に解決出来る間仕切りパネルである点において、極めて創作性に富んでいる。
控訴人らは、この創作性によって商品としての価値を高め、この物品を製造販売することによって営業活動を行っているものであるが、被控訴人は、控訴人らの製品の創作性ある商品をそっくり模倣したイ号物件を製造し、これを控訴人らの販売市場と競合する市場において廉価で販売することによって、控訴人らの製品の販売価格の維持を困難ならしめる行為をしているものであって、被控訴人の右行為は、取引における公正かつ自由な競争として許される範囲を甚だしく逸脱し、法的保護に値する控訴人らの営業活動を侵害するものとして不法行為を構成するというべきである。この点について、東京高裁平成三年一二月一七日判決の所謂「木目化粧紙事件」（知的財産関係民事・行政裁判例集二三巻三号八〇八頁）は、開発に多額の費用がかかったがそれ自体には意匠権も著作権も認められない木目化粧紙をそっくり模倣した化粧紙を廉価で販売したことが不法行為を構成するかが争われた事案であるが、裁判所は、廉価販売や原告製品に対するただ乗り行為などを総合的に観察した上で、民法七〇九条による損害賠償を認めており、本件においても右判決の趣旨が妥当する。
(二)　被控訴人は、遅くとも平成八年頃より、「木製学校間仕切ＷＳＰー１０５」と銘打って、イ号物件を製造販売しているが、被控訴人製品の中には、甲第一六号証の写真に見られるように、現場において組立て終わった商品としての外観上の形態において、完全な模倣（デットコピー）といえるものも含まれており、この点では不正競争防止法二条一項三号で保護されている商品形態の模倣の概念と一致している。
たとえ、単位パネルの組み合わせを入れ替えて、控訴人ら製品と一見すれば外観の異なる、バラエティーに富む間仕切りとしたとしても、所詮は、前記で述べたように金属質パネルと木質パネルの材料を組み合わせて複合化し、耐久性と美観を高め、実用性も高い製品としての創作性をそっくり模倣したものである点において、その行為の違法性は避けようがないのである。被控訴人は、再三に亘る控訴人らからの警告を無視し、控訴人らの有する本件実用新案のほか、乙第一八号証の実用新案権の考案の技術的範囲に属しないという主張をし、本件不法行為を故意に継続しているものである。(三)　控訴人らは、少なくとも一〇箇所の工事現場において被控訴人の安値攻勢に敗れ、参考資料が処分済みの工事現場五箇所を除く五箇所の工事現場において、次のとおり、控訴人らの得べかりし利益（控訴人らの見積金額と控訴人らの商品の原価に代えて被控訴人の実績推定金額との差）として一億四二九二万五〇〇円を喪った。
工事名　　        控訴人見積額　　　　　　被控訴人実績推定金額
大和高田市土庫小学校
一〇八八万八九〇〇円　　二〇〇万円
大津市立田上中学校
七三〇万八九〇〇円　　二八〇万円
若狭養護学校　　　七四九七万六〇〇〇円　一八〇〇万円安来市十神小学校　　四〇〇万円　　　　　　二一〇万円秋田商高校　　　　七四一四万六七〇〇円　三五〇〇万円したがって、この中から、七〇四万五〇〇〇円の損害賠償を請求するものである。
（被控訴人の主張）
新請求は請求の基礎の同一性がなく、訴変更は許されない。また、時機に遅れた攻撃防禦方法である。
第三　当裁判所の判断
一　争点１について
被控訴人が、端パネルのみを用い、別紙第１図に示すように、その単位のパネル(1)を相互に連結して構成した間仕切りパネルを製造し、販売し若しくは販売の申出をし、又は、右間仕切りパネルを製造し、販売し若しくは販売の申出をするおそれがあるとの控訴人らの主張事実を認めるに足りる証拠はない。仮に控訴人らが右主張にかかる間仕切りパネルを製造販売等したことがあったとしても、そのことにより被控訴人が右主張にかかる間仕切りパネルを製造販売等したことを認めることはできず、そうすると、仮に右主張にかかる間仕切りパネルが本件考案の技術的範囲に属することがあっても、被控訴人が本件考案を実施したことにならないから、本件実用新案権を侵害し又は侵害するおそれがあると認めることはできない。
したがって、被控訴人が、端パネルから選択した単位のパネル(1)を相互に連結して構成した間仕切りパネルを含め、イ号物件を製造し、販売し若しくは販売の申出をし、又は、右間仕切りパネルを製造し、販売し若しくは販売の申出をするおそれがあるとする控訴人の主張は認められず、前記基礎となる事実によれば、被控訴人が製造し、販売し若しくは販売の申出をし、又は、被控訴人が製造し、販売し若しくは販売の申出をするおそれのあるイ号物件は、控訴人らの右主張にかかる間仕切りパネルを除く間仕切りパネルである。
二　争点２(一)について
１　構成要件Ａについて
前記イ号物件の構成によれば、イ号物件の構成要件Ａに対応する構成は控訴人らの主張のとおりであることが認められ、イ号物件が本件考案の構成要件Ａを充足することは明らかである。
２　構成要件Ｂについて


イ号物件の単位のパネル①ないし⑤は本件考案の構成要件Ｂを充足するが、⑥ないし⑫は、本件考案の構成要件Ｂのうち「金属製の下枠(22)」という要件を充足しないから、本件考案の構成要件Ｂを充足しない。すなわち、イ号物件の単位のパネル（１、1a）は、全て共通に、上の枠(21)・下の枠(22)・両縦の枠(23)からなる矩形パネル枠を有し、上の枠(21)の上枠主体が中実木製であり、縦の枠(23)の縦枠(23)主体が中実木製であり、矩形パネル枠への取付物である引戸、塞ぎ板、開き戸、障子の各仕様が以下のとおりであって、木製あるいは木材を主体とする部材を嵌めて形成されており、構成要件Ｂのうち「金属製の下枠(22)」という要件以外の要件を全て充足する。
引　戸　　面　材　シナ合板四・〇ミリメートル
補強材　ラワン集成材
芯　材　ペーパーコア
開き戸　　面　材　シナ合板四・〇ミリメートル
補強材　ラワン集成材
芯　材　ペーパーコア
障子　　　縦框　　スブルース
横框　　スブルース
塞ぎ板　　面　材　シナ合板四・〇ミリメートル
補強材　集成材
芯　材　ペーパーコア
なお、上の枠(21)は、中実木製の上枠主体の上下面の凹溝か又は上の凹溝のみに溝形金属杆が嵌入・ビス固定されて上面の溝形金属杆が上方に突出しているが、右は付加に過ぎず、上枠主体が中実木製である以上、「木製の上枠(21)」という要件を充足することに変わりはない。
そして、単位のパネル①ないし⑤の下の枠(22)は金属製である。しかしながら、単位のパネル⑥ないし⑫の下の枠(22)の下枠主体は中実木製である。
したがって、単位のパネル①ないし⑤は構成要件Ｂのうち「金属製の下枠(22)」という要件を充足するが、単位のパネル⑥ないし⑫は構成要件Ｂのうち「金属製の下枠(22)」という要件を充足しない。
すなわち、単位のパネル⑥ないし⑫の下の枠(22)は、中実木製の下枠主体の下の横溝に溝形金属杆が嵌入・ビス固定されて該溝形金属杆の下端部分が下枠主体の下方に突出しているところ、中実木製の下枠主体の端部が縦の枠(23)と連結しているのであって、溝形金属杆の端部が縦の枠(23)と連結しておらず（乙四、二〇の一、二、弁論の全趣旨）、木製と評価しうる上の枠(21)の中実木製の上枠主体の突出部分を除く厚さが約三〇ミリメートル、全体の厚さが約五〇ミリメートルとなっているのに対し、下の枠(22)の中実木製の下枠主体の突出部分を除く厚さが約八八ミリメートル、全体の厚さが約一〇〇ミリメートルとなっていることを考慮すると、中実木製の下枠主体をもって下枠(22)と評価することができ、かつ、上の枠(21)以上に下の枠(22)が木製であると評価することができる。控訴人らは、被控訴人が中間パネルの下の枠(22)が金属製であるとすることに同意した結果となる主張を原審の平成一〇年一〇月六日付の第八準備書面において行っており、これによると中間パネルの下の枠(22)が金属製であることにつき当事者間で争いがないかの如き主張をするが、右のようには解されず、右主張は認められない。
３　構成要件Ｃについて
イ号物件の単位のパネル①及び②、⑥ないし⑫は、単位のパネルの縦の枠(23)の内面の全長に亘ってガラス障子の当たり部分などパネル部材の端縁が嵌まる内縦溝(25)が形成されているから、本件考案のＣの構成要件を充足する。しかしながら、単位のパネル③ないし⑤は、単位のパネルの縦の枠(23)の全長に亘って内縦溝(25)は設けられていない（甲第三号証、弁論の全趣旨によると、横の桟の上側にガラス又はガラス障子の端縁が嵌まる内縦溝(25)が設けられているのみで、その長さは縦の枠(23)の全長の三割程度であることが認められる。）から、本件考案のＣの構成要件を充足しない。
４　構成要件Ｄについて
イ号物件の単位のパネルは、縦の枠(23)の外面の全長に亘って外縦溝(26)が開設され、そこには単位のパネルを連結するための連結片が嵌入固定されており、単位のパネルの連結時にそれぞれの連結片を相互に組み合わせてビス固定するから、本件考案のＤの構成要件を充足する。
もっとも、右連結片は、外縦溝(26)の全長に亘っておらず、連結片の下端が縦の枠(23)の下端から浮き上がっており、該連結片の側部で、連結されたパネル間の隙間を隠す隙間隠しが下方に延長しているが、右の点は構成要件の充足を否定するものとならない。
すなわち、本件考案のＤの構成要件にいう「該縦枠(23)の外面の全長に亘って」という文言は、本件請求項上、「外溝条(26)が開設されている」にかかる文言であって、「単位パネルを連結するための方立(50)」にかかる文言でないと解釈されるから、方立(50)が縦枠(23)の外面の全長に亘っている必要はない。なお、本件明細書の「方立(50)は、・・・単位パネル(1)の縦長さと同じ長さである。」（４欄42行ないし45行）とされているのは実施例である。
５　小括
そうすると、イ号物件（前記一説示のとおり、控訴人ら主張にかかる端パネルのみからなる間仕切りパネルを除く間仕切りパネルである。）は、端パネルと中間パネルとから構成される間仕切りパネルであるところ、単位のパネル⑥ないし⑫が本件考案の構成要件Ｂを充足しないから、単位のパネル①又は②と組合わされる場合も、単位のパネル③ないし⑤と組合わされる場合も、本件考案の技術的範囲に属しない。
三　争点２(二)について
１　均等論について
控訴人ら引用の昀高裁判決があることは控訴人ら主張のとおりであるところ、本件においては、下の枠(22)が金属製であるか否かの点のほかにも本件考案の構成要件を充足していない点があるが、控訴人ら主張の点についての均等論の成否を検討する。
２　均等要件①について


(一)　証拠（甲二の一・二、八、九の一ないし三、乙二、五ないし七及び弁論の全趣旨）によれば、以下の事実が認められる。
(1)　本件実用新案の登録請求の願書に添付された当初の明細書には、以下の記載を含む記載があった。
（実用新案登録請求の範囲）
①　単位パネル(1)を横に連結して室内を仕切る間仕切りパネルであって、単位パネル(1)は上枠(21)、下枠(22)及び両縦枠(23)にて形成される矩形の木質パネル枠(2)に木質のパネル主体を嵌めて形成され、縦枠(23)の内面の全長に亘ってパネル主体の端縁が嵌まる内溝条(25)が形成され、該縦枠(23)の外面の全長に亘って単位パネル(1)を連結するための方立(50)が嵌合する外溝条(26)が開設されている
間仕切りパネル
②　下枠(22)は金属製である実用新案登録請求の範囲第１項に記載の間
仕切りパネル
③ないし⑥略
（従来の技術及び問題点）
近時新設される校舎の殆どは、鉄筋コンクリート作りの構体の内側を金属質のパネルにて複数の教室に、或いは教室と廊下とに仕切っている。これは、コストの引き下げと耐久性の調和を図った結果であるが、金属質のパネルは外観上、冷たく感じ、又、熱伝導が良好であるため、パネル自体が冬は冷たく夏は熱くなり、学舎としての環境作りには問題があった。校舎の構体は鉄筋コンクリート作りであっても、木材を用いて間仕切りすれば、上記の問題は緩和される。
しかし、木材で間仕切りを施すには、現場での大工仕事が主となり、施工期間が長くかかり、コスト高を招来すると共に施工状態にばらつきがあり品質が一定しない新たな問題が生じる。
（実施例）
単位パネル(1)は工場で大量生産され、両端の２枚のパネル(1)、(1)及び中間の２枚のパネル(1a)、(1a)は夫々同形式であり、端パネル(1)と中間パネル(1a)の高さ及び幅長さは同一に形成されている。端パネル(1)は横桟(24)を具え、その上部にはパネル主体である２枚のガラス障子(3)、下部には同じくパネル主体であるガラス窓付きの引戸(4)が嵌まっている。
中間パネル(1a)の上部には端パネル(1)と同様のガラス障子(3)、下部には塞ぎ板(5)が嵌まっている。
各パネルのパネル枠(2)は上枠(21)、下枠(22)、両縦枠(23)及び縦枠(23)間の上部に設けた横桟(24)によって縦長の矩形体に形成され、上枠(21)、縦枠(23)及び横桟(24)は反りや狂いの少ない木材の集成材にて形成されている。下枠(22)は金属帯板の曲げ加工によって形成されている。方立(50)は金属板を屈曲して単位パネル(1)、(1a)の外溝条(26)に緊密に嵌合する様な中空の断面矩形の杆体に形成され、単位パネル(1)の縦長さと同じ長さである。
(2)　この出願に対し、特許庁の審査官によって、平成五年八月二〇日付けで、この出願の考案は引用例イ、ロ、ハから推考容易と認められるから実用新案法第三条第二項により実用新案登録を受けることができない並びにこの出願の考案は明細書及び図面の記載が不備と認められるから実用新案法第五条第三項、第四項及び第五項に規定する要件を充たしていないという拒絶理由の通知がなされた。右引用例ロは、木製サッシに関するものであって、従来の軽金属サッシの欠点を是正し、木材独自の暖かさと軽金属サッシの機密性を兼備えた木製サッシを提供するものであり、引用例ハは、構築物における壁体の構成装置に関するものであって、周囲の枠（周枠）内に上部材と下部材とを嵌合部材を用いて分離自在に結合した壁体を固着したものである（甲九の二、三）。記載不備とされた点は、「明細書の記載中、下枠(22)の材質に関する記載が不明瞭である。（金属製であるにもかかわらず『木質パネル枠』と記載されている。）」というものである。
(3)　これに対し、控訴人らは、平成五年一二月一七日付けで、特許庁長官に対して自発的に手続補正書（甲九の三）を提出し、当初の明細書を補正して本件明細書と同様の記載とした。
右補正部分は次のような内容であった。
当初の明細書の実用新案登録請求の範囲のうち、①の「単位パネル(1)は上枠(21)、下枠(22)及び両縦枠(23)にて形成される矩形の木質パネル枠(2)に木質のパネル主体を嵌めて形成され」が、「単位パネル(1)は上枠(21)、金属製の下枠(22)及び木製の両縦枠(23)から成る矩形のパネル枠(2)に木製の或いは木材を主体とするパネル主体を嵌めて形成され」と変更され、②、③、⑤、⑥が全て削除され、④の「乃至第３項の何れかに」の文言が削除された。従来の技術及び問題点の記載について、「又、下枠(22)を木製とすると、例えば引戸用レールの取り付けに対する耐久性、靴の踏み付けに対する耐久性が低下する問題が生じる」との記載が付け加えられた。作用及び効果の記載について、「又、目立たない下枠(22)は金属製としたため、引戸用レールの取り付けや、靴の踏み付けに対する耐久性を高めることができる」との記載が付け加えられた。
もっとも、実施例の「下枠(22)は金属帯板の曲げ加工によって形成されている。」との記載はそのまま維持されており、当初の明細書にも本件明細書にもそれ以外に単位パネル(1)の下枠(22)の材質についての記載はない。(4)　控訴人らは、右補正書と同時に、特許庁審査官に対して、「拒絶理由の中で、審査官は、『下枠(22)の記載（材質の誤記と認められる。）に関する記載が不明瞭である』と指摘されている。本考案のパネル枠は、下枠(22)以外の縦枠(23)、上枠(21)を木材にて形成し、この点から木質パネル枠としたにすぎない。しかし、無用の誤解が生じることを避けるために、訂正明細書では『木質』の語句を省きました。」と記載した意見書を提出した。
(5)　以上の経過を経た上で、本件考案は出願公告され、実用新案権として登録されるに至った。


(二)　公知資料である前記引用考案と前記出願手続の経過による補正とからすると、本件考案の出願当時、従来の軽金属サッシの欠点を是正して木材独自の暖かさと軽金属サッシの機密性を兼備えた木製サッシの構成及び周囲の枠（周枠）内に上部材と下部材とを嵌合部材を用いて分離自在に結合した壁体を固着する構築物の構成はいずれも公知の技術であったこと、そして、本件考案の当初の明細書には、金属製の下枠(22)と木質の縦枠(23)・上枠(21)及び木質のパネル主体とから成る単位パネルを横に連結する間仕切りパネル（当初(21)の明細書の実用新案登録請求の範囲②）のほかに下枠(22)の材質も木質で木質の縦枠(23)・上枠(21)及び木質のパネル主体から成る単位パネルを横に連結する間仕切りパネル（同①）とが記載されていたところ、下枠(22)の材質が木質である単位パネルの間仕切りパネル（同①）を除外したことが明らかである。
そうすると、本件考案の特徴は、金属製の下枠(22)と木質の縦枠(23)・上枠(21)及び木質のパネル主体から成る単位部材を複数横に連結した間仕切りパネルとしたことにあったというべきである。
したがって、単位部材の下枠(22)を金属製にしその他の構成部分を木製とした点は、右単位部材を横に連結して間仕切りパネルを構成するという点とともに、本件考案の本質的部分を成しているというべきである。したがって、下枠(22)を金属製にした右部分については均等を主張する余地がない。
控訴人らは、本件考案において、端パネルの下枠(22)が金属製であること、また、中間パネルの下枠(22)が金属帯板の曲げ加工によって形成される金属製の部分が必要であることが本件考案の本質的部分であるとした上で、イ号物件において、端パネルにおける下の枠(22)が金属製であるほか中間パネルの下の枠(22)が溝形金属杆を用いていることにつき、端パネルのように下枠(22)が金属帯板の曲げ加工によって形成されている金属製であるものと、右の中間パネルの下枠(22)のように、その他に中実木製の下枠主体とを嵌入・ビス固定しているものとの構造上の差異は、本件考案の本質的部分ということはできないと主張するが、イ号物件の中間パネルの下の枠(22)は、中実木製の下枠主体の下面に下方に突出して溝形金属杆が嵌入・ビス固定されたもので、突出部分を除く中実木製下枠主体の厚さが約八八ミリメートル、全体の厚さが約一〇〇ミリメートルとなっており、縦枠(23)に連結しているのが中実木製の下枠主体であって溝形金属杆でないというものであるから、前記説示したことからすれば、イ号物件の中間パネルの下の枠(22)と異なる本件考案の金属製下枠(22)の部分が本質的でないということはできない。したがって、均等要件①は認められない。
３　均等要件⑤について
前記のとおり、本件考案についての実用新案出願手続の経過からすると、本件考案については、当初の明細書の段階から、金属製の下枠(22)と木質の縦枠(23)・上枠(21)及び木質のパネル主体とから成る単位パネルを横に連結する間仕切りパネル（当初の明細書の実用新案登録請求の範囲②）のほかに、下枠(22)の材質も木質である単位パネルを横に連結する間仕切りパネル（同①）が想定されていたところ、控訴人らが、それを補正する段階で、意識的に、下枠(22)の材質も木質である単位パネルを横に連結する間仕切りパネル（同①）を除外したことは明らかである。
そして、本件では、当初の明細書から、中間パネルを表す記号が(1a)ないし1aとされ、端パネルを表す(1)ないし１という記号とは区別されて使用されているにもかかわらず、一貫して実施例の「下枠(22)は金属帯板の曲げ加工によって形成されている。」との記載が維持されており、当初の明細書にも本件明細書にも、それ以外に端パネル及び中間パネルの総称である単位パネル(1)の下枠(22)の材質についての記載がないのであるから、右「下枠(22)は金属帯板の曲げ加工によって形成されている。」との記載は、端パネルの下枠(22)と中間パネルの下枠(22)とを問わず妥当するものといわざるをえない。
また、本件考案は、出願当初から金属製の下枠(22)と木質の縦枠(23)・上枠(21)及び木質のパネル主体とから成る単位パネルを横に連結する間仕切りパネル（当初の明細書の実用新案登録請求の範囲②）が予定されており、補正の段階で、明細書に付け加えられた「下枠(22)を木製とすると、例えば引戸用レールの取り付けに対する耐久性、靴の踏み付けに対する耐久性が低下する問題が生じる」とか、「目立たない下枠(22)は金属製としたため、引戸用レールの取り付けや、靴の踏み付けに対する耐久性を高めることができる」といったことは、右のような金属製の下枠(22)から成る単位パネルを横に連結する間仕切りパネルにおいて、端パネルの下枠(22)が金属製であることによって得られる特有の効果を述べたものと解される。


そして、当初の明細書によれば、既に単位パネルの用途として端パネルと中間パネルとが、また、単位パネルの下枠(22)の材質として主として木質と金属製とが想定されていたことは明らかであるから、それらを組み合わせた間仕切りパネルとしては、主として四種類の構成（①　端パネル及び中間パネルの全てについて下枠(22)を木質とする構成、②　それらの全てについて下枠(22)を金属製とする構成、③　端パネルの下枠(22)を金属製とし中間パネルの下枠(22)を木質とする構成、④　端パネルの下枠(22)を木質とし中間パネルの下枠(22)を金属製とする構成）がありうることもまた、その段階で容易に想到できたはずである。そして、控訴人らは、本件実用新案出願手続において、本件考案については、特許庁審査官から「下枠(22)の材質に関する記載が不明瞭である。」との指摘を受けた段階で、本件考案を、イ号物件のような、端パネルの下枠(22)のみを金属製とし中間パネルの下枠(22)をほとんど木質といってよいものとする構成を含む間仕切りパネルの考案に補正することは、非常に容易なことであったといえる。それにもかかわらず、控訴人らは、前記認定のとおり、単に当初の明細書の実用新案登録請求の範囲の記載のうち、①の、「単位パネル(1)は上枠(21)、下枠(22)及び両縦枠(23)にて形成される矩形の木質パネル枠(2)に木質のパネル主体を嵌めて形成され」を、「単位パネル(1)は上枠(21)、金属製の下枠(22)及び木製の両縦枠(23)から成る矩形のパネル枠(2)に木製の或いは木材を主体とするパネル主体を嵌めて形成され」などと補正しただけであり、しかも明細書の詳細な説明の実施例の「下枠(22)は金属帯板の曲げ加工によって形成されている。」との記載はそのまま維持しただけでなく、右補正と同時に特許庁審査官に提出した意見書において、「本考案のパネル枠は、下枠(22)以外の縦枠(23)、上枠(21)を木材にて形成し、この点から木質パネル枠としたにすぎない。しかし、無用の誤解が生じることを避けるために、訂正明細書では『木質』の語句を省きました。」と、単位パネルの下枠(22)は、端パネルと中間パネルとを問わず、全て金属製とすることとしたとの意見まで述べているのである。
これらの事実からすれば、控訴人らは、端パネルの下枠(22)と中間パネルの下枠(22)とを当然に同一の材質にすることのみを前提とし、異なる材質にすることを前提にせず、右四種類の容易に想到できる間仕切りパネルの構成のうち、単位パネルの下枠(22)が端パネルと中間パネルとを問わず全て金属製のものとする構成に意識的に限定し、それ以外の構成のものは意識的に除外したものといわざるをえない。
そして、イ号物件の中間パネルの下の枠(22)は、金属製である端パネルの下枠(22)と異なり、前記認定のとおりの木質というべきものであるから、イ号物件は、控訴人らが意識的に除外した、端パネルの下枠(22)と中間パネルの下枠(22)との材質が異なって端パネルの下枠(22)を金属製として中間パネルの下枠(22)を前記認定のとおりの木質とした構成のものであると認められる。したがって、均等要件⑤は認められない。
４　小括
そうすると、その余の均等要件について検討するまでもなく、いずれにしても、イ号物件は本件考案の構成と均等なものとは認められないというべきである。
四　争点２(三)について
本件請求項を控訴人ら主張のように解することはできない。実用新案法二六条、特許法七〇条一項、二項によれば、実用新案の技術的範囲は、願書に添付した明細書の実用新案登録請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない（特許法七〇条一項）のであり、右場合において、実用新案登録請求の範囲に記載された「用語の意義」を解釈するために、願書に添付した明細書の実用新案登録請求の範囲以外の記載及び図面を考慮するのである（特許法七〇条二項）。
したがって、特許法七〇条二項により、考案の詳細な説明中に記載されているが実用新案登録請求の範囲に記載されていない事項を実用新案登録請求の範囲に記載されているものと解釈することが容認されるわけではない。本件考案の実用新案登録請求の範囲には「単位パネル(1)を横に連結して室内を仕切る間仕切りパネルであって、単位パネル(1)は、木製の上枠(21)、金属製の下枠(22)及び木製の両縦枠(23)から成る矩形のパネル枠(2)に木製或いは木材を主体とするパネル部材を嵌めて形成され」との記載があり、端パネルと中間パネルとを区別、限定したような記載はなく、まして、人の出入りする開口部のある端パネルの構成のみを代表的に規定したものと解釈しうるような記載は存在しない。控訴人ら主張のように、本件明細書の詳細な説明で、「下枠(22)を木製とすると、例えば引戸用レールの取り付けに対する耐久性、靴の踏みつけに対する耐久性が低下する問題が生じる。」とか、「また、目立たない下枠(22)は金属製としたため、引戸用レールの取り付けや、靴の踏みつけに対する耐久性を高めることができる。」旨の記載がある（公報３欄４行から六行、25行から27行、６欄５行から７行）が、右は、金属製の下枠(22)から成る単位パネルを横に連結する間仕切りパネルにおいて、端パネルの下枠(22)が金属製であることによって得られる特有の効果を述べたものと解され、それを根拠にして、本件請求項の「単位パネル」の「金属製の下枠(22)」という要件が端パネルについての構成を代表的に規定したものというような、明らかに実用新案登録請求の範囲に記載された文言から読み取れない解釈をすることはできない。
控訴人らの主張は、実用新案登録請求の範囲の解釈についての全く独自の見解であって、採用できない。
五　争点３について
１　争点３にかかる控訴人らの請求は、従前の請求と請求の基礎が同一であり、また、従前の証拠資料に基づき判断しうるものであるから、時機に遅れているが、訴訟の遅延とならないというべきである。
２　仮に控訴人ら主張の不法行為理論が肯定されるとしても、イ号物件が現場において組み立て終わった商品としての外観上の形態において完全な模倣（デットコピー）といえるものも含まれているとの主張事実は、これを認めるに足りない（甲第一六号証が沿うごときであるが、未だ右主張事実を認めるに足りない。）のみならず、イ号物件は、前記のとおり、本件考案の構成要件と異なる構成を有しており、本件考案の実施品とも同様に異なる点があるものと推認される。いずれにしても、争点３の主張は認められない。
六　まとめ
控訴人らの責任原因の主張が認められないから、控訴人らの請求はいずれも理由がない。