したがって，本件商標３及び４は，出願の当時において，他人の商標として我が国において周知であった商標であるから，商標法４条１項１０号に当たる。
〔被告の主張〕
(1)　前記１〔被告の主張〕(1)のとおり，被告設立当時でも，本件各商標権の登録当時でも，ジェロヴィタール商標，アナ・アスラン博士の名称は我が国において周知性を有していなかった。
仮に，ジェロヴィタール商標が周知著名性を獲得しているとしても，ファーマク社及びミラージュ社双方の商品を示すものとしてこれを獲得しているか，ファーマク社の商品を示すものとして周知著名性を獲得したものであって，ミラージュ社の商品のみを示すものとしてこれを獲得しているのではない。(2)　取得目的がジェロヴィタール化粧品の営業展開のためであったこと（取得目的の正当性）
前記１〔被告の主張〕(2)のとおり，被告の本件各商標権の取得は，ジェロヴィタール化粧品を輸入，販売する営業を展開するに当たって，ジェロヴィタールの名称を安定して使用し得る地位を確保するためである。
(3)　除斥期間の経過
本件商標権１及び２については，登録時から５年を経過したから，無効を主張できない。また，被告の商標登録に不正競争の目的はない。３　争点(1)ア(ウ)（商標法４条１項１９号該当性）について
〔原告の主張〕
ジェロヴィタール商標は，ルーマニア及び諸外国において，ミラージュ社ないしジェロヴィタール社のものとして広く知られた商標であるが，被告は本件商標３及び４を使用してルーマニアから輸入し，かつルーマニアの商品であることを標榜して使用し，自己の取り扱うジェロヴィタール化粧品の市場を独占する不正の目的をもって登録出願し，登録を受けた。
したがって，本件商標３及び４は，商標法４条１項１９号にいう「他人の業務に係る商品を表示するものとして日本国又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて，不正の目的をもつて使用するもの」に当たることは明らかである。
〔被告の主張〕
(1)　前記１〔被告の主張〕(1)のとおり周知性はない。(2)　被告には不正の目的はない。本件各商標権は，取引上の必要から取得した。
４　争点(1)イ（無効理由が存在しないとしても本件商標権行使が権利濫用に当たるか否か）について
〔原告の主張〕
(1)　争点(1)イ(ア)（世界的に周知著名な商標と要部を同一にする本件商標について正当な権利者から許諾を受けることなく，虚偽の事実を主張して自己名義で取得した本件商標権を行使することが権利濫用に当たるか否か）について被告は，ジェロヴィタール商標がルーマニアの誇るミラージュ社が有するものとして，ルーマニア及び近隣ヨーロッパ諸国を始め世界的に周知，著名であることを熟知していたにもかかわらず，これと要部を同一にする本件各商標権を，正当な権利者から許諾を得ることなく，かつ虚偽の事実を主張して，勝手に自己名義で取得した。
なお，先願主義の下でも，商標は本来使用されるべきであり，かつ，使用により商標の機能を実現していくから，商標が既に使用されている場合には，商標を使用して，これにグッドウィルを結晶させた者を保護することを基本とすべきであり，この者に商標権を取得させるのが筋である。
すなわち，当該商標の下で商品を製造，販売等し，当該商品等の品質を保証できる立場にある者が商標の真の権利者であり，当該商標を無権限で自己名義によって取得する者があるなら，その者は商標権を冒認し，侵奪し又は横領する者であって，かかる真の権利者との関係では本人による商標登録の意思が欠如している者である。
また，ルーマニアの生産源と無関係な者であっても生産源の許諾を得ることなく「GEROVITAL」，「AnaAslan」の文字を含む商標を自由に登録できるとすれば，商標の基本的機能である出所表示機能，品質保証機能が損なわれるし，商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り，もって産業の発達に寄与し，あわせて需要者の利益を保護するという商標法の目的を達し得ない。そうすると，瑕疵のない商標権（あるいは権利行使が権利濫用と目されることのない商標権）を取得するためには，真の権利者の登録の許諾ないし承諾が必要である。
よって，被告は，世界的に周知著名な商標と要部を同一にする本件各商標を正当な権利者から許諾を受けることなく，虚偽の事実を主張して自己名義で取得した本件各商標権を行使するもので，権利濫用に当たる。(2)　争点(1)イ(イ)（ルーマニアないし国家機関と関係があることを標榜し，かつてはミラージュ社の商品を輸入していた被告が，原告が同社の後身たるジェロヴィタール社から真正な商品を輸入する行為を差し止めることが権利濫用に当たるか否か）について
被告は，ジェロヴィタール商標を使用したサービス及び商品を提供する営業活動において，ジェロヴィタールがルーマニアの誇る著名な商標であり，またルーマニアの誇る著名な商品であること，被告はルーマニアと特殊な関係を有していることを強調してきた。
また，被告はそのような商品として，原告の輸入元であるミラージュ社の商品を過去において我が国で輸入，販売してきた。
そして，ジェロヴィタール社（ミラージュ社の後身）の商品が，その成分上真正な商品であるところ，被告がジェロヴィタールの真正な商品を製造するジェロヴィタール社から同商品を輸入，販売する原告に対し，上記輸入，販売行為を差し止め，同社の営業活動を妨害するような商標権行使をするのは，権利濫用に当たる。
(3)　争点(1)イ(ウ)（原告商品こそがジェロヴィタール商標を付して販売できる商品であることを熟知しながら，その輸入販売の差止めを求めることが権利濫用に当たるか否か）について
アナ・アスラン博士の老化予防治療では，プロカイン，塩酸プロカイン（ノボカイン）及びその派生物質を含む薬剤を用いることが，基礎化粧品では同化学物質を成分に含むことがそれぞれ必要不可欠である。ルーマニアにおいてファーマク社に分割譲渡された商標の指定商品はノボカインを含む化粧品類に限定されており，その後ノボカインを化粧品に使用することが世界的に禁止されたので，ファーマク社はジェロヴィタール商標を正式には使用することができない。しかるに，被告のジェロヴィタール化粧品には，同化学物質が成分に含まれておらず，ジェロヴィタール商標を付した商品の本質に反するもので，真正商品とは言い難い。
原告商品こそがジェロヴィタール商標を付して販売することができる商品であることを熟知しながら，被告が原告の輸入行為等を阻止するのは，権利濫用に当たる。
〔被告の主張〕


(1)　争点(1)イ(ア)（世界的に周知著名な商標と要部を同一にする本件商標について正当な権利者から許諾を受けることなく，虚偽の事実を主張して自己名義で取得した本件商標権を行使することが権利濫用に当たるか否か）についてア　商標の出願及び登録につき，第三者の承諾は要件とされていないし，商標権独立の原則の下では，先願主義をとる我が国では昀初に出願した者が権利者であって，それ以外の真の権利者なるものは存在しない。イ　ジェロヴィタール商標は前記１〔被告の主張〕(1)のとおり，周知著名性を有しない。
(2)　争点(1)イ(イ)（ルーマニアないし国家機関と関係があることを標榜し，かつてはミラージュ社の商品を輸入していた被告が，原告が同社の後身たるジェロヴィタール社から真正な商品を輸入する行為を差し止めることが権利濫用に当たるか否か）について
ア　被告が取引を開始したのは，ルーマニア側からの要望によるものである。
被告は，ルーマニアとの取引の促進及びルーマニアとの交流のために努力し，ルーマニア大使館を始めとするルーマニア側は，被告の活動を全面的にバックアップしていた。他方，被告もルーマニアを支援していたのであり，両者の間には強い信頼関係があった。被告がルーマニアからバックアップを受けていたことは事実であって，これを前提にして営業活動を行うことをもって権利濫用ということはできない。
もっとも，現在では，被告は，ルーマニアと特別な関係があることを標榜して取引を行っていない。
イ　被告が過去にミラージュ社の商品を取り扱っていたことから，被告の原告に対する輸入，販売行為の差止めが権利濫用になることはない。ミラージュ社は，被告と７年間にわたって取引し，その間被告が本件各商標権を保有することを容認していた。
ウ　化粧品の成分は，商標権の有効性や，商標権行使が権利濫用に当たるか否かという問題とは無関係である。
エ　被告が告知した事実は真実であり，商標権の正当な行使である。オ　商標権は出所表示機能及び品質保証機能を有するが，被告は，ミラージュ社の商品の品質が不良で，再三の改善申入れ，具体的提案を行ったにもかかわらず事態が改善しなかったため，同社との取引を打ち切ったものである。ジェロヴィタール社の商品には，被告の品質管理が及び得ない状況にあるから，被告が本件各商標権の品質保証を確保すべく，同社の商品を輸入，販売する原告の行為を差し止めることは，権利の濫用に当たらない。
カ　ジェロヴィタール社は，本件各商標と同一又は類似の商標を用いずに商品を我が国に輸出，販売することが可能なのであって，本件各商標権の存在が原告の営業活動を不当に妨害することはない。たとえかつての輸入元からの輸入行為であったとしても，それを差し止めることは正当な権利行使である。(3)　争点(1)イ(ウ)（原告商品こそがジェロヴィタール商標を付して販売できる商品であることを熟知しながら，その輸入販売の差止めを求めることが権利濫用に当たるか否か）について
ア　原告が輸入，販売する商品こそがジェロヴィタール商標を付して販売できる真の商品であることも，被告がかかる事実を認識していたこともない。イ　ファーマク社の成分に関する主張の当否の問題は，ルーマニアにおいて解決すべき問題であって，本件訴訟とは無関係である。商品の成分は，商標権の有効性の問題とも，商標権行使が権利濫用に当たるか否かの問題とも関係がない。
ウ　ジェロヴィタール社は，１９９９年，ファーマク社に対し，ルーマニアにおける商標権侵害を止めなければ刑事告訴する旨の通告書を送付した。ファーマク社はその後も従前同様ジェロヴィタール商品を生産していたのに，ジェロヴィタール社からは刑事告訴されなかった。
ところが，我が国における訴訟手続において，裁判所がルーマニアにおける刑事告発の様子を問い合わせたところ，ジェロヴィタール社はファーマク社に対して刑事告訴を行った。
ジェロヴィタール社のファーマク社に対する商標権侵害を理由とする刑事告訴には，実体法上の理由も，手続法上の理由もない。ルーマニア商標法においては，商標権侵害は親告罪とされ，告訴期間は被害者が加害者を知ってから２か月間であるところ，ジェロヴィタール社がファーマク社に通告書を送付してから告訴期間が徒過していることは明らかである。ジェロヴィタール社の刑事告訴は，ファーマク社が商標権侵害行為を行っているかのような印象を我が国の裁判所に与え，これにより本件訴訟を有利に進行させようとするための演出にすぎない。
５　争点(2)ア（被告の告知・流布行為が不正競争防止法２条１項１４号所定の不正競争に当たるか否か）について
〔原告の主張〕
(1)　被告の告知行為
ア　被告は，平成１５年５月２１日，原告商品を紹介したＢに対し，商標権侵害の事実を通知し，法的措置をとることがある旨を通告した。イ　被告は，株式会社小学館に対し，同社が発行する雑誌「美的」平成１５年７月号中の記事では「ルーマニア国営ブランド”GEROVITAL”の化粧品」とのみ記載され，被告の商標権侵害とは評価し得ないのに，平成１５年５月３０日付けの通知書で，ジェロヴィタールＨ３の標章が付された化粧品に関する記事が雑誌に掲載されたことを指摘し，同雑誌を回収する等の措置が講じられない場合には法的措置をとる可能性がある旨を通告した。
ウ　被告は，平成１５年６月２４日，共同ＰＲ株式会社に対し，ＧＯＴに対して商標権侵害を理由に訴訟を提起中である旨を通知し，また共同ＰＲ株式会社が原告商品を広告する場合には被告に対する商標権侵害となり，同社に対する訴訟提起をすることがある旨を通告した。
エ　被告は，平成１５年６月２６日，株式会社テレビ東京に対し，原告が被告の商標権を侵害しており，東京地方裁判所に対して告訴中である旨を通告した。
(2)　被告の流布行為


被告は，そのホームページ中に，原告は「勝手にジェロヴィタールＨ３と称して輸入販売し，（中略）自分達が総代理店だ，正規代理店だと言っています。当社の商品を扱いたいからと来て資料，製品その他を受け取り，その後商標権侵害行為を行っています。東京地方裁判所民事４７部において平成１５年４月１６日付にて現在商標侵害で告訴中です。」，「こうした消費者を欺く行為が（中略）当社の信用を失墜させ，長年に渡ってお力添えを下さったルーマニアの諸関係者に対しても多大のご迷惑をかけることは明らかです。」旨を掲載した。(3)　被告は，原告商品を譲渡し，引き渡し，又はそのために展示する者や，関係者一般（これには，原告商品を単に使用して美容技術を施す小規模な美容院などの広い範囲の者が含まれる。）に対して，前記(1)(2)のとおり通知書を送付し，またホームページに広告するなどして，原告及びその関係者が本件各商標権を侵害し，これを継続すると差止請求，損害賠償請求等の訴訟を提起する可能性があることを執拗に通告している。これにより，被告は，被通告者を萎縮させ，原告商品の取扱いを継続すると訴訟を提起すると圧力をかけて，原告商品の取扱い，宣伝を阻止し，原告の営業を妨害している。
原告は，本件各商標権を実質的に侵害していないのであるから，被告の通告行為は虚偽の事実の告知に，かかる通告内容をホームページに掲載することは虚偽の事実の流布に，それぞれ該当する。商標権の侵害の有無について判断能力，判断手段を欠く者にまで広く差止請求，損害賠償請求の訴訟の可能性を表明することは，「他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し，又は流布する行為」に当たり，不正競争防止法２条１項１４号の不正競争行為である。
〔被告の主張〕
被告は本件各商標権の権利者であって，権利を侵害する者に対して差止請求，損害賠償請求の予告をすることは何ら非難に値せず，不正競争防止法２条１項１４号の不正競争行為ではない。
６　争点(2)イ（不正競争行為による損害の有無及び額）について
〔原告の主張〕
原告は，その商品を販売すべく種々努力してきたが，原告が通告行為を行ったため，原告標章を使用した商品の販売，広告が予定どおりできなかった。すなわち，原告商品の月間売上高は，平成１５年１１月には１５７６万円に達していたが，被告が警告書を送付するたびに取引先を失い，平成１５年１２月から平成１６年５月には月間売上高が４００万円前後に激減した。被告の営業妨害行為がなければ，原告は少なくとも１５００万円の月間売上高を確保できたから，平成１５年１２月から平成１６年５月の間だけをとってみても，原告の経済的逸失利益は約６５００万円を下らない。
そこで，その一部３０００万円について賠償を求める。
〔被告の主張〕
争う。
７　争点(3)ア（謝罪広告の必要性）について
〔被告の主張〕
原告は被告を商標権者と認識し，一時は被告を経由して商品を販売することを企図していたにもかかわらず，被告の許諾を得ることなく原告商品を輸入，販売しており，極めて悪質である。のみならず，原告は，かかる輸入，販売に当たって大々的に記者会見を行い，ルーマニア政府をして，在日大使館宛に被告の営業活動を妨害する文書を送付させたり，被告の商品が真正商品でないかのような虚偽の事実を記載した文書を頒布したり，輸入元のファーマク社がジェロヴィタール化粧品を製造できないなどと虚偽の事実を公表したりして，被告の業務上の信用を著しく害している。
被告の業務上の信用を回復するためには，侵害行為の差止めのみでは不十分であり，原告による謝罪広告が必要である。
〔原告の主張〕
争う。
原告商品の輸入，販売行為は被告の本件各商標権を侵害しないが，原告の記者会見は，原告が真の権利者から真正商品を輸入，販売することを発表したものにすぎない。
ルーマニア政府が在日大使館に送付した文書は同政府の公式見解で，事実を記載したものにすぎず，被告の営業活動を妨害するものではない。また，ファーマク社がジェロヴィタールブランドの化粧品を製造できないことは事実であって，被告の業務上の信用を損なうものではない。
８　争点(3)イ（商標権侵害による損害の有無及び額）について
〔被告の主張〕
(1)　商標法３８条１項に基づく損害
ア　商標法３８条１項の適用について
(ア)　市場代替性の問題は，市場機会の損失の有無の問題であって，当該侵害行為がなければ商標権者が自己の商品を販売できたか否かを需要者の視点から判断すれば足りるものである。
真正商品と侵害商品とが市場において全く同一物であることはあり得ないのであって，商品の性能，効能，販売方法，販売活動，広告活動，価格等を考慮する必要はない。これらの些末な要素を考慮するときは，商標法３８条１項の規定は無意味になる。
(イ)　被告が輸入販売しているジェロヴィタール化粧品（以下「被告商品」という。）と原告商品とは，次のとおり，市場における代替性がある。なお，被告商品と原告商品とでは，美容室ピュアノアにおいて現実に混同を来した。ａ　被告商品も原告商品も基礎化粧品である。
ｂ　被告商品と原告商品とでは，市場及び需要者が，一般の化粧品消費者，美容室，エステティックサロンなどであり，市場において競合するものである。なお，被告は，美容院や大手百貨店向けに特別な仕様を施しているわけではない。
ｃ　被告商品にはジェロヴィタール商標が付されているほか，被告の名称が記載されており，原告商品には上記商標と類似の標章が付されている。ｄ　我が国の市場におけるルーマニア製の化粧品は，被告商品と原告商品のみである。
ｅ　被告商品も原告商品も，老化防止を目的とする商品であって，その品質，種類に決定的な差異はない。
(ウ)　よって，被告は，商標法３８条１項に基づく損害を主張する。
イ　被告の限界利益


被告の平成１５年度（平成１４年１１月１日ないし平成１５年１０月３１日）及び同１６年度（平成１５年１１月１日ないし平成１６年１０月３１日）における化粧品に関する変動経費の合計額は，別表２（販売費及び一般管理費計算表）の各「化粧品変動経費合計額」欄記載のとおり，平成１５年度は２１４３万７８０２円，同１６年度は２９６０万６２４８円である。よって，これらの期間における限界利益率は，別表３（限界利益率計算表）の各「限界利益率」欄記載のとおり，平成１５年度は５５．０１パーセント，同１６年度は４１．２６パーセントとなる。したがって，平成１５年度と同１６年度を通じて算出した被告商品に関する平均限界利益率は４８．１４パーセントとなる（小数点第３位以下四捨五入）。
被告商品の譲渡価格は，譲渡数量に応じて変動するので，被告商品ごとの売上高合計を譲渡数量で除して計算すると，被告商品の譲渡単価は，別表４（譲渡単価計算表）の「譲渡単価」欄記載のとおりであり，被告商品の種別に応じた商品１個当たりの限界利益額は，別表５（限界利益額計算表）の「１個当たり限界利益額・被告主張」欄記載のとおりとなる。
原告商品の譲渡数量を，対応する被告商品の種類及び容量に応じ，被告商品１個分の容量当たりの数量に引き直して算出すると，別表１（譲渡数量計算表）の「被告商品１個分の容量当たりの原告の譲渡数量」欄記載のとおりとなる。
ウ　被告の損害
前記イの計算結果を用いてセルライトクリーム以外の化粧品につき，原告の輸入，販売行為によって被告が受けた損害を算出すると，別表６（損害額計算表）の(1)記載の「合計・被告の主張」欄のとおり，合計２１９９万０６４１円となる。
セルライトクリームについては，被告商品にはこれに厳密に対応するものがないが，同商品につき被告が原告にライセンスを行ったと仮定した場合，ロイヤリティ率相当割合は１０パーセントを下らない。そうすると，原告のセルライトクリームの輸入，販売によって生じた被告の損害は，譲渡単価である１万７５００円に譲渡数量である５００個及び上記割合を乗じたロイヤリティ相当額８７万５０００円を下らない。
したがって，原告商品の輸入，販売行為によって被告に生じた損害は，これらの合計額である２２８６万５６４１円を下らない。被告は，このうち２１７２万４６８４円を請求する。
(2)　弁護士費用
そして，被告は，原告の商標権侵害行為に対応するために弁護士に訴訟追行を委任せざるを得なかったが，この弁護士費用相当額は５００万円を下らない。
(3)　原告の主張に対する反論
ア　商標法３８条１項の適用について
(ア)　プロカインを含む化粧品を我が国に輸入することはできないから，プロカインを含まないことを理由に市場代替性を否定することはできない。原告のいうプロカイン誘導体は，輸入禁止成分であるか，有効性のない成分である。(イ)　被告商品と原告商品との価格差は市場や需要者を異にするほどの決定的なものではないし，両者の間では利益率が異なるにすぎない。(ウ)　真正商品と侵害商品とで販売系列が異なるのは当然であり，具体的な販売代理店や購入者まで同一である必要はない。なお，被告の販売代理店は原告の主張する２社のみではない。
イ　限界利益の算定について
(ア)　設備費，人件費
被告は２０年以上にわたって営業活動を行っており，新規参入者である原告のような抜本的な設備投資，人員拡充は不要である。被告の従業員の員数は役員を含めて６名程度にすぎず，人件費はすべて固定費である。
(イ)　広告宣伝費
新規事業を立ち上げる際に多額の初期投資を要するのは当然である。被告は２０年以上にわたって営業活動を行っており，新規参入者である原告のような多額の広告宣伝費の出費は必要でない。
原告が行う広告宣伝行為や商品説明行為等は被告の商標権を侵害する行為にすぎない。
ウ　商標法３８条１項ただし書の適用はない。
〔原告の主張〕
(1)　商標法３８条１項の適用がないこと
商標法３８条１項所定の「商標権者がその侵害行為がなければ販売することができた」に当たるか否かは，商標権者が侵害品と同一の商品を販売しているか否か，販売の態様はどのようなものであるか，当該商標と商品の出所たる企業の営業上の信用等とどの程度結びついていたか等を総合的に勘案して決すべきである。そうすると，次のとおり，市場において補完関係がないから，商標法３８条１項の適用はない。
ア　ジェロヴィタール商標は，ルーマニアでアナ・アスラン博士が開発した老化予防薬，化粧品として需要者の間で認識されており，被告の業務上の信用は化体されていない。
イ　被告が販売する化粧品は，原告が販売する化粧品とは，重要な有効成分であるプロカイン誘導体を含有するか否かの点において相違する。老化予防，治療薬であるジェロヴィタール治療薬，治療方法においては，プロカインが薬効として不可欠な基本的物質であり，ジェロヴィタール治療薬，治療法から発展したジェロヴィタール化粧品においてもプロカインないしその誘導体が不可欠な有効成分である。化粧品においては，プロカインの使用は禁止されているので，原告商品にはその誘導体が含有されている。これに対して，被告商品は，プロカインはもちろん，その誘導体も含有していないから，原告商品と有効成分が異なり，両者は市場において競合していない。
なお，被告のナリシングクリームに使用されている商標は「gerovitalplant」であり，同商品はアナ・アスラン博士が開発した商品とは無関係である。被告のナリシングクリームは原告のナイトクリーム及びリンクルクリームとは，性質，目的，機能を異にし，両者は対応しない。
そうすると，市場における競合を前提とする商標法３８条１項の適用はない。
ウ　原告商品と被告商品とでは，クレンジングミルクでは価格差が小さいが，対応関係のない原告のトニックローションと被告のフェイスローションとでは価格差が大きい。
原告商品と被告商品とでは，容器外観のデザイン，材質など，購買意欲を刺激する要素が大きく異なる。
エ　原告商品は，パル興商株式会社等の卸代理店を経由して系列下の美容院に対して販売されるほか，大手百貨店，化粧品店あるいは通信販売において一般の消費者に対し販売される。また，原告は，契約社員を通じて化粧品の品質，機能，成分，使用方法，由縁，歴史などに関する各種情報を販売先に提供して，化粧品の販売に至るまでの指導を行っている。
他方，被告は，代理店の系列下にある美容院に対して販売され，原告とは販売先が異なる。そして，被告は系列下の有限会社ジェロビタール及び有限会社ジェロビタールジャパンの２つの卸代理店に化粧品を販売するに止まっており，それ以上の営業活動を行っていない。


そうすると，原告商品と被告商品とでは，対象とする市場，需要者，営業活動の範囲が異なり，市場における補完関係がない。オ　原告の多大な費用を投じた宣伝広告により，被告の売上げは増加したはずで，原告の販売行為に基づく被告の売上減は存しない。(2)　仮に，商標法３８条１項が適用されるとしても，被告の主張は根拠を欠く。
ア　限界利益について
(ア)　人件費について
被告は旅行，ＧＨ３カプセル，ＧＨ３プロポリス，化粧品を販売しているが，旅行及びＧＨ３プロポリスについては利益が生じていない。ＧＨ３カプセルも総売上高の３パーセントを占めるにすぎない副次的な商品である。したがって，被告の売上げのほとんどは化粧品の販売によるものであって，被告の人的，物的な投資はそのほぼすべてが化粧品の販売のためにされたものである。原告が行っているのは高級化粧品の販売であって，単に製造，輸入された商品を右から左に流すのではなく，専門の営業担当者を雇用し，この営業担当者を統括する人材を配置するなど，人的な販売体制を確保することが必要不可欠である。
そうすると，給与手当，退職金，法定福利費，福利厚生費，雑給，業務委託費等の人件費はいずれも被告が化粧品を販売するために必要不可欠な人的投資であって，変動経費に当たる。
(イ)　租税公課，修繕費，減価償却費，顧問料，リース料についても，これらが固定費であることは明らかでなく，変動経費として売上高から控除すべきである。
(ウ)　広告宣伝費が変動経費に当たることは当然である。被告が２年間に費やした広告宣伝費は１８８万円で，従前の売上げを維持できる程度のものにすぎない。この程度の出費では，原告販売分まで高級化粧品の売上げを伸ばすことは不可能である。被告が原告販売分まで売上げを伸ばすためには，原告が出費した広告宣伝費１４４１万円と同程度の広告宣伝費を支出する必要があった。
したがって，限界利益の計算においても，この程度の広告宣伝費の支出が必要であったことを考慮すべきである。
(エ)　以上によれば，被告の限界利益率はたかだか１０パーセント程度である。
イ　売上高等について
有限会社ジェロビタール及び有限会社ジェロビタールジャパンに対する被告商品の卸価格は定価の３０パーセントであったところ，被告の主張する売上高に従うとこれらの卸代理店に対する卸価格は定価の約３５．３８パーセントにも上るから，被告の主張する売上高，譲渡数量は信用できない。
(3)　商標法３８条１項ただし書について
仮に，商標法３８条１項が適用されるとしても，次の理由で，本件では同項ただし書にいう「譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を商標権者（中略）が販売することができないとする事情」が認められるべきであり，当該事情に相当する数量に応じた額を控除すべきである。
ア　原告は，美容院，美容室，百貨店，化粧品店等に訓練した契約社員を派遣し，原告商品の歴史，成分等の仕様の説明，使用方法の指導等を個別具体的に実施している。原告商品のような高級化粧品では，種々の異なる用途，性質を有する商品を消費者において適切に使用してもらうため，原告が支出したのと同程度の人件費を支出することが必要である。
また，原告は，その化粧品の容器を消費者の購入意欲を刺激するものにしている。
また，原告商品のような高級化粧品においては，原告が現に支出した広告宣伝費１４４１万円と同程度の多額の広告宣伝費を支出することが必要である。このように，原告商品の販売には，人件費，広告宣伝費その他の費用を支出し，追加の労力をかけることが必要となる。
イ　原告商品と被告商品とでは，その成分，性能，効用，価格が異なる。ウ　原告商品の販売先，販売方法と被告商品のそれとは異なるから，両者間では対象とする市場，需要者が相違する。
９　争点(4)ア（不当訴訟の成否）について
〔被告の主張〕
原告は，ジェロヴィタール社からの化粧品の輸入を開始する前，被告の本件各商標権を認識していたから，原告標章を使用して化粧品を輸入，販売することが被告の本件各商標権の侵害であることを認識していた。このように，原告は，従前のミラージュ社と被告との間の取引，被告の営業活動，本件各商標権や本訴提起に法律的理由があるか否かを慎重に検討すれば，本訴提起を回避し得た。にもかかわらず，事実上又は法律上の根拠を欠くことを認識しつつ本訴を提起したものであって，本訴は不当訴訟であり不法行為に該当する。なお，ＧＯＴが被告から仮処分の申立てを受けたとしても，原告は仮処分の債務者となっておらず，効力が及ぶものではないから，裁判制度の趣旨，目的に照らして著しく相当性を欠く法律的，事実的基礎を欠く本訴提起が適法となるものではない。
〔原告の主張〕
原告は権利濫用の主張の根拠を十分に特定しており，主張も書証等の裏付けに基づいて行われている。
１０　争点(4)イ（不当訴訟による損害の有無及び額）について
〔被告の主張〕
原告の本訴提起により，被告は訴訟追行に時間を費やさざるを得なかったが，これに要した作業時間の対価，交通費その他の費用，業務に従事できなかったことによる逸失利益，訴え提起による傘下の代理店その他の取引先に対する営業上の信用の低下，応訴のための弁護士費用等を勘案すると，被告が本訴提起により被った損害は，５００万円を下らない。
〔原告の主張〕
争う。
第４　当裁判所の判断
１　前記争いのない事実等及び証拠によれば，以下の事実が認められる。(1)　GEROVITALH３に関する商品の開発
ア　「GEROVITALH３」医薬品の誕生
アナ・アスラン博士は，１８９７年にルーマニアのブライラで生まれ，同国の国立ブカレスト医科薬科大学を卒業後，１９２４年には医学博士号を，１９６１年には理学博士号をそれぞれ取得し，老人医学，内科学，心臓学を専攻しており，１９７４年にルーマニアの国立アカデミー会員となったが，１９８８年５月１９日に死亡した。


アナ・アスラン博士は，１９４６年，フリーアミノグループを有するアミノ安息香酸塩の一種であるプロカインの迷走神経に対する作用について研究発表し，その後に同剤が関節炎などに有効であることの知見を得て，１９５１年から臨床実験を開始し，１９５２年には老化予防・治療プログラムを確立し，同年に設立された同国の国立老人医学研究所の所長に就任し，１９５６年にはスイスの国際会議で研究成果を発表した。アナ・アスラン博士は，この研究の結果，開発した老化予防・治療薬に「GEROVITALH３」と名付け，１９５７年にルーマニア厚生省から認可を取得した。なお，１９７９年当時，同薬はノルウェー等の多数の国々で認可を受けるに至っていた。
なお，同薬の名称のうち「GERO」はラテン語で「老いる」を，「VITAL」は「生命（力），活力」をそれぞれ意味し，両者で「老いに活力を与える」ことを意味しており，また「H３」はビタミン類似の種々の効果を暗示しているものである（甲１１，１６，４０，４１，９８，１０３，１８９，乙３，５０，弁論の全趣旨）。
イ　「GEROVITALH３」を使用した化粧品
アナ・アスラン博士は，「GEROVITALH３」を使用した基礎化粧品を開発し，１９６０年代後半ころから，マクロース社（MACULROSU，後のジェロヴィタール社）が製造を開始した。なお，Ａがルーマニアを訪問した１９７８年ころには，ミラージュ社（現在のジェロヴィタール社）とファーマク社がジェロヴィタール化粧品を製造していた。
「GEROVITALH３」を使用した基礎化粧品は，当初はルーマニア国内で販売されていたが，１９６８年ころからは，オランダ，ユーゴスラビア，イギリス，スイス，イタリア及びリベリア等に輸出されるようになった（甲１３７，乙３２，弁論の全趣旨）。
(2)　ルーマニアにおける商標権
ア　１９６６年当時は，ルーマニアは共産主義・社会主義下にあって，すべての商標権は同国の国家機関が所有していた。別紙ジェロヴィタール商標目録記載１の商標については，当初は，同国の国家機関であるミニステラル　インダストリエ　アリメンタル（MinisterulIndustrierAlimentare）の下にあるディレクティア　ジェネララ　デ　アプロヴィジオナレ　シ　デスファセレ（DirectiaGeneralaDeAprovizionaleSi   Defacere。食品産業省供給販売局）が商標権者であった。その後，同国の医薬品，化粧品及び塗料中央工業省であるセントララ　インダストリアラ　ド　メディカメンテ，コスメティセ，コロランティ　シ　ラクーリ（CentralaIndustrialaMedicamente,   Cosmetice,Colorantisi   Lacuri。以下「CIMCCL」という。）に上記商標権が移転された（甲３１，乙１３，１４，弁論の全趣旨）。
イ　その後，上記商標権は，ルーマニアの商事会社イメコ　エス　エー（IMECOS.A.）に移転され，同社は，１９９２年２月２１日，同商標権につき，ミラージュ社（現在のジェロヴィタール社）及びファーマク社に対して，次のとおり両社が提供する商品又はサービスをグループ分けして，それぞれ１００万ルーマニアレイの対価で分割譲渡し，その後ルーマニアの国家発明商標局においてその旨の登録がされた（甲８３，乙１４ないし１６，２５，２６）。(ア)　ミラージュ社が提供する商品又はサービス（第３類）メークアップ除去乳液，トニックローション，油肌用デイクリーム，乾燥肌用デイクリーム，ナイトクリーム，マッサージクリーム，乾燥防止アイクリーム，フェイスマスク，ハンドクリーム，ヘアローション，ボディエマルジョン（乳液），硫黄及びタールシャンプー，抗蜂巣炎クリーム，ヘアコンディショナー，すべて処方にノボカイン又はノボカインの加水分解誘導体を含む製品(イ)　ファーマク社が提供する商品又はサービス（第３類）処方にノボカインを含む油性クリーム，ハーフ油性クリーム，ボディ
エマルジョン（乳液）
(3)　各国におけるジェロヴィタール商標の登録状況ジェロヴィタール商標は，各国で，以下のとおり登録されている。ア　次の国等では，ジェロヴィタール社とファーマク社が，ジェロヴィタール商標について，ともに権利を有している。
(ア)　世界知的財産所有機関（ＯＭＰＩ（ＷＩＰＯ））（甲１５，１９，乙４５）
登録年月日　　１９６６年８月１８日
商標　　　　　別紙ジェロヴィタール商標目録記載２のとおり指定商品　　　　頭髪用ローション及び化粧品（第３類）１９９２年８月１７日，イメコ　エス　エーからの分割譲渡により，ミラージュ社が「第３類　頭髪用ローション，美容クリーム及び体用乳液」を指定商品とし，ファーマク社が「第３類　ノボカインベースの化粧品」を指定商品とする登録がされた。
(イ)　ギリシャ共和国（乙４７の１）
ジェロヴィタール社は，ファーマク社とともに，「GEROVITALH３Prof.Dr.Aslan   anddevice」の商標につき登録を受けている。イ　ジェロヴィタール社は，次の国等で，ジェロヴィタール商標の登録を受けている。
(ア)　欧州共同体商標庁（甲２０）
登録年月日　　　　２００１年１月５日
商標　　　　　　　別紙ジェロヴィタール商標目録記載３のとおり指定商品・役務　　第３類　クレンジングミルク，トニックローション，オイリー肌用保湿デイクリーム，乾燥肌用保湿デイクリーム，ナリッシングナイトクリーム，マッサージクリーム，スージングアイクリーム，ビューティーマスク，ハンドクリーム，ヘアローション，ボディミルク，抗セルライトクリーム，イオウ及びタールベースのシャンプー，ヘアバルサム，バスジェル，しわ防止クリーム，組織化された塩化水素プロカインまたは塩化水素プロカインの加水分解物から生じる副生物を含むこれら全ての製品及び第４２類　特別な施術者により施され
る美容室サービス；コスメトロジー研究サービス
(イ)　カナダ（甲２１）
出願年月日　　１９９４年１０月１９日
商標　　　　　「GEROVITALH3」及び図形
(ウ)　大韓民国（甲２２）
登録年月日　　１９９５年１１月２３日
商標　　　　　別紙ジェロヴィタール商標目録記載４のとおり
分類　　　　　第１２類
指定商品　　　オイリー肌用クレンジングミルク及びその他の２９商品
(エ)　アメリカ合衆国（甲２３）
登録年月日　　１９９７年１月１４日


商標　　　　　別紙ジェロヴィタール商標目録記載５のとおり
国際分類　　　第３類
指定商品　　　クレンジングミルク，トニックローション，オイリー肌用デイクリーム，乾燥肌用デイクリーム，ナイトクリーム，マッサージクリーム，保湿アイクリーム，フェイスマスク，ハンドクリーム，ヘアローション，ボディミルク，イオウ及びタールシャンプー，抗セルライトクリーム，ヘアコンディシ
ョナー
(オ)　レバノン共和国（甲２４）
出願年月日　　１９９３年５月１３日
商標　　　　　別紙ジェロヴィタール商標目録記載６のとおり指定商品　　　石鹸，香料，精油，化粧品，シャンプー及びバルサム
（第３類）
(カ)　オーストラリア連邦（登録時の権利者はCIMCCLであり，その後ミラージュ社へ譲渡された。甲２５）
登録年月日　　１９８２年６月１５日
商標　　　　　別紙ジェロヴィタール商標目録記載２のとおり指定商品　　　化粧品及び初老の人々に使用されるヘアローション及
び第３類に属する商品
(キ)　スウェーデン王国（甲２６）
登録年月日　　１９９６年８月１６日
商標　　　　　別紙ジェロヴィタール商標目録記載６のとおり
指定商品　　　国際分類３類　化粧品
(ク)　南アフリカ共和国（甲２７）
登録年月日　　１９９４年８月３０日
商標　　　　　「GEROVITALH-3」
指定商品　　　第３類　油肌用クレンジングミルク，乾燥肌用クレンジングミルク，油肌用トニックローション，乾燥肌用トニックローション，油肌用乾燥防止デイクリーム，乾燥肌用乾燥防止デイクリーム等
(ケ)　エクアドル共和国（甲２９）
登録年月日　　１９９５年１月２０日
商標　　　　　「GEROVITALH３Prof.   Dr.A.Aslan」
指定商品　　　国際分類３類　化粧品
(コ)　フィンランド共和国（甲３０）
登録年月日　　１９９４年５月２０日
商標　　　　　別紙ジェロヴィタール商標目録記載６のとおり
指定商品　　　国際分類３類
ウ　ファーマク社は，次の各国でジェロヴィタール商標の登録を受けている。
(ア)　デンマーク王国（乙４７の３）
登録年月日　　１９９６年９月６日
商標　　　　　「GerovitalH３Prof.   Dr.A.Aslan」及び図形指定商品　　　分類３類　フェイスクリーム，モイスチャークリー
ム，ボディーローション，フェイスローション
(イ)　レバノン共和国（乙４７の４）
出願年月日　　１９９９年６月１日
商標　　　　　別紙ジェロヴィタール商標目録記載７のとおり
指定商品　　　化粧品（第３類）
(ウ)　ヨルダン・ハシェミット王国（乙４７の６）
出願年月日　　２０００年７月２３日
商標　　　　　別紙ジェロヴィタール商標目録記載２のとおり
区分　　　　　第３類
指定商品　　　化粧品，すなわちフェイス及びボディークリーム，グリーシー・クリーム，ハーフ・グリーシー・クリーム，ボディー・エマルジョン，ボディー・ローション，クレンジング・ミルク，フェイス・ローション，モイスチャリング・クリーム，コンター・アイ・クリーム，フェイス・マスク，ハンド・クリーム並びにアナ・アスラン博士オリジナル製剤処方のヘア・ローション製品
(エ)　パレスチナ国家機関（乙４７の７）
出願年月日　　２０００年８月２１日
商標　　　　　別紙ジェロヴィタール商標目録記載２のとおり
指定商品　　　第３類
(オ)　アラブ首長国連邦（乙４７の８）
登録年月日　　２００１年８月５日
商標　　　　　別紙ジェロヴィタール商標目録記載２のとおり指定商品　　　第３類　化粧品，すなわちフェイス及びボディークリーム，グリーシークリーム，ハーフ・グリーシークリーム，ボディー・エマルジョン，ボディー・ローション，クレンジング・ミルク，フェイス・ローション，モイスチャリング・クリーム，コンター・アイ・クリーム，フェイス・マスク，ハンド・クリーム並びにアナ・アスラン博士オリジナル製剤処方のヘア・ローション製品エ　このように，ジェロヴィタール社及びファーマク社は，各国において，その一方又は双方が指定商品を分割するなどしてジェロヴィタール商標を商標登録しているが，商標権を有する者がその国において販売を行っていた（乙３０，弁論の全趣旨）。
(4)　我が国におけるジェロビタール商標の登録状況
ア　我が国における先行商標
ルーマニアのファブリカ・ド・メディカメンテ　「フィオラ」は，我が国において，次の商標権（以下「CIMCCL商標権」という。）を有していた（甲３３の１及び２）。
登録番号　　第０５９６５６４号
出願日　　　昭和３５年５月２７日
登録日　　　昭和３７年９月１１日
商標　　　　別紙ジェロヴィタール商標目録記載８のとおり
商品の区分　旧第１類
指定商品　　プロカイン酸，その他の化学品の滋養強壮剤，老年障害，その他脳動脈及び抹消動脈硬化症，高齢パーキンソン症，脳痙れん，後遺半身不随続発症，神経痛，神経炎，変性リユーマチス，狭心症，心筋梗塞症の続発症，動脈炎，アクロチアノーゼ，皮膚栄養不良，高齢ケラトシス，白斑，乾癬，湿疹，たい蘚フラナス，硬皮症栄養潰瘍，毛及び爪の栄養不良，胃及び十二脂腸潰瘍，気管支喘息等の栄養障害又は精神的若しくは肉体的虚弱に対する治療及び防止用薬剤，そ
の他の薬剤及び医療補助品


昭和４３年３月１日にファブリカ・ド・メディカメンテ　「フィオラ」と合併したCIMCCLは，CIMCCL商標権を承継し，昭和４７年５月２２日，同商標権について更新登録の出願をしたが，一旦は特許庁から登録を拒絶する旨の査定がされた。そして，昭和５１年６月１４日，同商標権につきCIMCCLを権利者とする登録がされた後，同年１０月７日，更新登録をすべき旨の査定がされて，昭和５２年１月１８日，同商標権について更新登録がされた。
しかし，CIMCCL商標権は，昭和５７年９月１１日に存続期間が満了したことにより，同年１２月１０日，その登録を抹消された（甲３３の１及び３）。
イ　被告の関連する商標登録
被告は，本件商標１と同一の称呼を生じる次の２つの商標につき，次の商標権を有している（甲２の１及び２，甲３の１及び２）。
(ア)登録番号　　　第１７１３０４１号
出願年月日　　昭和５４年５月２５日
出願番号　　　商願昭５４－３９４０９
登録年月日　　昭和５９年９月２６日
商標　　　　　別紙ジェロヴィタール商標目録記載９のとおり
商品の区分　　旧第２９類
指定商品　　　茶，コーヒー，ココア，清涼飲料，果実飲料，氷
(イ)　登録番号　　第１９５０２１１号
出願年月日　　昭和５４年５月２５日
出願番号　　　商願昭５４－３９４１０
登録年月日　　昭和６２年４月３０日
商標　　　　　別紙ジェロヴィタール商標目録記載９のとおり
商品の区分　　旧第３２類
指定商品　　　食肉，卵，食用水産物，野菜，果実，加工食料品（他の類に属するものを除く）
(5)　本件商標登録に至る経緯
ア　被告の出願経緯
(ア)　被告代表者とアナ・アスラン博士との出会い等ａ　アナ・アスラン博士は，昭和５２年に講演のために来日し，翌５３年にも東京で開催された国際老年学会に出席するために来日した。被告代表者Ａは，これらの際，報道カメラマンとして，アナ・アスラン博士に密着取材し，同博士と面識を持った（甲４１，乙３２，７５，１２５）。ｂ　Ａは，昭和５３年，ルーマニア観光省の招待を受けてルーマニアに赴き，当時アナ・アスラン博士が所長を務めていたルーマニア国立老人医学研究所などを視察した。そして，Ａは，その際に視察したジェロヴィタールＨ３治療に興味を持ち，同年１２月５日，ルーマニアのカルパチとの間で，ルーマニアのブカレスト所在のフローラホテルでジェロヴィタール治療薬等を用いて治療を行うパックツアーに関する契約を締結した（乙４，３２，１２５）。ｃ　Ａは，昭和５４年２月１６日に被告を設立したが，被告の商号は，「Gerovital」の頭文字「G」と「H３」を片仮名で表記したものに「ルーマニア」を加えた「ジーエイチスリールーマニア」とされ，これは，ルーマニア観光省の関係者が命名したものであった。
被告は，同年３月から上記パックツアーを開始した（乙３２，１２５）。
(イ)　被告のジェロヴィタール化粧品の輸入販売
ａ　Ａは，上記(ア)ｂのルーマニア国立老人医学研究所視察の際，アナ・アスラン博士から，ジェロヴィタール化粧品を日本に輸出できないかとの相談を受け，ルーマニア国立輸出入公団I.C.E.CHIMIMPORTEXPORTS.R.（以下「CHIMIMPORTEXPORT」という。）とジェロヴィタール化粧品の輸出について交渉し，その後，我が国の当時の厚生省の認可化粧品原料基準の原料成分のみで構成した化粧品を我が国に輸入することを合意した。
被告は，昭和５５年５月１０日，CHIMIMPORTEXPORTとの間で，CHIMIMPORTEXPORTが被告に対し輸入承認及び登録のために必要なドライ・デイ・クリーム等の成分処方及び分析方法に関する書類を引き渡すこと，被告は，厳重に秘密を保ち，日本での製品の承認を取得するために必要な試験を実施する目的及び販売の目的のみにこれらを使用することなどを内容とする秘密保持契約を締結した。
なお，このころ，Ａは，CHIMIMPORTEXPORTの担当者から，ルーマニア側では我が国における商標権を取得する意思がなく，日本側で商標登録をして欲しい旨を告げられた（乙３２，５４，１２５）。
ｂ　被告は，遅くとも昭和６０年４月１５日，薬事法２２条に基づく化粧品輸入販売業の許可を受け，この許可は，その後も数次にわたって更新された。許可品目は，フェイスクリーム，ヘアローションであり，その後フェイスマスクなどが順次追加された。
なお，被告は，遅くとも平成元年７月１０日，医薬部外品の輸入販売業の許可を得，その後もこの許可の更新を受けている（乙６ないし１０）。ｃ　被告は，昭和６０年ころ，CHIMIMPORTEXPORTの後身であるルーマニア国立輸出入公団CHIMICAと輸入契約を締結して，ジェロヴィタール化粧品の輸入，販売を開始し，以後現在に至るまで同化粧品の輸入，販売を継続している（乙１９，３２）。なお，被告が昭和６０年１１月ころ及び６１年ころにCHIMICAと交わした我が国向けのヘアローション及びフェイスクリームの輸入契約書では，被告がこれらの化粧品について唯一の販売代理店である旨が記されており，CHIMICAはこれらの日本向け化粧品につき被告を唯一の販売代理店であるとみなしていた（乙１１，１２）。


ｄ　被告は，当初，CHIMICAを通じて，ミラージュ社（現在のジェロヴィタール社）のヘアーローション及びファーマク社のフェイスクリームを輸入し，後にミラージュ社のフェイスマスクを追加して輸入していたが，平成４年ころ以降はミラージュ社及びファーマク社から直接輸入するようになった。さらに，被告は，ミラージュ社に対し，内容物の変質を避けるため，フェイスマスクについて容器をチューブ状のものに変更するよう申し入れたが，同社がこれに応じなかったり，ヘアローションの蓋の密閉度が悪く，輸送中の破損事故がたびたび発生し，被告が提供した部材を用いて解決したことがあったところ，このような状況の下で，平成９年ころにファーマク社から新しいジェロヴィタール化粧品の売り込みがあった際，ミラージュ社にフェイスマスクの容器の改良や化粧品の容器のデザインの変更に協力を求めたが，同社の協力が得られなかった。そのため，被告は，以後，ファーマク社からの輸入に絞ることにしたが，その後は製品の品質，クレーム処理，成分管理等の対応がスムーズかつ迅速になされるようになった。その後，被告は，ファーマク社から，他の種類の化粧品も輸入するようになった（乙７，８，１０，３２，１２５）。
イ　本件商標１の出願について
(ア)　被告の本件商標１の登録出願及びこれに対する異議申立て被告は，ジェロヴィタール化粧品の輸入をするに当たり，昭和５４年に本件商標１につき，商標登録出願をした（商願昭５４－２１６４５）。これに対し，CIMCCLは，昭和５７年８月２１日，特許庁に対し，同商標につき，登録異議を申し立てた。CIMCCLは，同年１１月２６日提出した商標登録異議申立理由補充書において，CIMCCLが前記(4)ア記載のCIMCCL商標権を有していることを援用した上，「GEROVITALH３」は細胞活性剤として世界的に著名な薬品名であり，同社が有する上記登録商標と同一であるところ，登録を許すときは，商品の品質に関し，かかる世界的に著名な細胞活性剤を含有するかのような誤認を生じ，同社の世界的に著名な細胞活性剤と被告の商品とで出所の混同を生ずるおそれがあるなどと主張し，また商標法４条１項１０号，１５号，１６号に違反すると主張した。
これに対し，被告は，本件商標１の登録出願時においてもなお著名であることを立証したものとは認められないと反論するとともに，事情として，①数年前にCHIMIMPORTEXPORTと化粧品（GerovitalCosmetics）の輸入販売に関する代理店契約を結んだこと，②　出願人が，直接日本国内で，この化粧品についてGEROVITAL-H３の商標を用いて商標登録出願を受けるに必要なすべての参考資料の送付を受けることについて，CHIMIMPORTEXPORTとの間で同意書を取りかわしたこと，③　出願人においても本件出願の事実を先方に通知し，相互了解の下に行動していることを主張し（甲３４の２），特許庁に対し，CHIMIMPORTEXPORTとの間の上記②の同意書「秘密保管のための合意書」及びジェロヴィタールクリームの成分分析書の各写しを提出した。
特許庁は，昭和５８年１０月７日，CIMCCL商標が本件商標１の登録出願前から取引者，需要者の間に広く認識されているとは認め難く，商品の出所について混同を生じさせるおそれはないなどとして，CIMCCLの前記異議申立てには理由がないとの決定をした。
CIMCCLは，上記決定に対して不服申立てをせず，本件商標１が別紙商標権目録記載１のとおり登録された（甲３４の１ないし３，弁論の全趣旨）。(イ)　なお，CIMCCLは，前記(ア)と同様に，昭和５７年２月ころに前記(4)イ(ア)の商標について，同年１０月ころに同(イ)の商標について，登録異議申立てをしたが，同様の理由で，申立てに理由がないとの決定がされ，特許庁の決定に対して不服申立てをせず，上記各商標は登録された（甲２２０，２２２，弁論の全趣旨）。
(ウ)　ミラージュ社は，平成元年当時，被告が本件商標１及び２の登録を受けたことを知っていた（乙７７の１）。
ウ　本件商標権４について
被告が，平成１４年，本件商標４について出願し，別紙商標権目録記載４のとおり登録されたところ，シンガポール法人のシー・エス・ルイス（ピーティーイー）リミテッド（以下「CSLL」という。）は，特許庁に対し，登録異議の申立てをした。同社は，異議の理由として，①　CSLLが管理するシリーズ物語に登場する世界的に著名なキャラクターの名称を権利者に無断で登録することは公正な競業秩序を乱し，国際信義に反するもので商標法４条１項７号に該当すること，②CSLLの著名商標「ＡＳＬＡＮ」（以下「CSLL商標」という。）を包含する商標を被告が採択，出願する行為に不正の目的があることは明らかであり，同項１９号に該当すること，③　CSLL商標は世界的に周知・著名であるところ，CSLL等の業務に係る商品等と本件商標４に係る業務に係る商品とが混同を生ずるおそれがあり，同項１５号に該当することを主張した。
しかし，特許庁は，平成１６年４月６日付で，CSLL商標が本件商標４の登録出願時に取引者，需要者の間に広く認識されていたものとする十分な証拠はないなどとして，上記①ないし③の主張を排斥し，登録を維持する旨の決定をした（乙５３）。
(6)　原告の輸入販売行為


ア　原告とジェロヴィタール社との間の独占代理店契約(ア)　原告の元代表取締役であったＣ（以下「Ｃ」という。）は，平成１４年２月４日，顧問弁護士であるＤ弁護士から当時のルーマニア交流協会幹事長でありＧＯＴの監査役であったＥ（以下「Ｅ」という。）を紹介され，Ｅからジェロヴィタール社の化粧品を我が国に輸入する事業を持ち掛けられた。Ｃは，その後，ＧＯＴの当時の代表取締役Ｆと面会したが，同人からも上記事業を勧められた。他方，Ｅは，同年３月ころ，Ａに対し，ジェロヴィタール化粧品の輸入の件について相談したが，Ａは，被告が我が国における商標権を保有していることなどを説明し，逆に，被告商品を購入するよう勧誘した。Ｃは，同年５月３１日，Ｅらの説得に応じて，ＧＯＴの代表取締役に就任し，他方，Ｅは，同日，ＧＯＴの監査役を辞任した。Ｅは，同年６月ころ，Ａに対し，ジェロヴィタール社とＣらが契約交渉を進めているが，被告の商標権が障害になって契約交渉が進行しない旨連絡した。Ｅは，同年６月１１日，被告に対し，ジェロヴィタール社が被告を我が国における独占的輸入業者に指定すること，被告がＧＯＴに対してジェロヴィタール社の商品を独占的に引き渡すこと，ジェロヴィタール社が原告を我が国における総代理店に指定し，ＧＯＴがジェロヴィタール商標を使用できることなどを内容とするジェロヴィタール社と被告及びＧＯＴとの間の契約書の文案をファクシミリで送付し，契約締結を促した。しかし，Ａは，Ｅに対し，上記契約締結を拒否し，被告から商品を仕入れて欲しい旨申し入れた。
被告は，Ｅからパンフレット等の送付を依頼されたので，Ｅ及び原告に対し，被告のパンフレット，被告商品一式を送付した。被告は，同年７月３１日，原告（当時の商号は株式会社ヴァリー・エントランス・プロダクション）の当時の取締役Ｇ（現在の代表取締役）から，被告商品等約３３万円相当の注文を受けた。
原告と被告とは，その後，原告を被告の販売代理店とする契約の締結につき交渉していたが，同年９月２７日ころ，契約締結を延期した（乙６３，６６ないし７２，１２５）。
(イ)　ジェロヴィタール社は，平成１４年１０月３日，ＧＯＴ（当時の代表者はＣ）との間で，同月から３年間，ジェロヴィタール社が製造する化粧品をＧＯＴに対し排他的に供給し，ＧＯＴが日本国内で独占的に同化粧品を販売する旨の独占販売代理店契約を締結した。上記契約においては，ＧＯＴが，ジェロヴィタール社が保有する「GEROVITALH３Prof.Dr.A.Aslan」の商標を日本国内で使用する権利を有すること，ジェロヴィタール社の商標権を侵害すると考えられる事実等が発覚した場合には，ＧＯＴは阻止又は対抗する措置をとること（第２章の３．）などが定められていた（甲１４の１，弁論の全趣旨）。
(ウ)　ジェロヴィタール社は，平成１５年６月２５日，原告との間で，上記(イ)の独占販売代理店契約の当事者をＧＯＴから原告に変更する旨の独占販売代理店契約修正契約を締結した。この修正契約においては，ジェロヴィタール社が，指定商品を化粧品とする「GEROVITALH３Prof.Dr.A.Aslan」の商標を我が国で登録できるよう，原告が昀善を尽くす旨（第２条）などが定められていた（甲１４の２）。
(エ)　ジェロヴィタール社は，平成１５年５月６日，化粧品の関係先に対し，ジェロヴィタール社又はルーマニアにおける商標権の被承継人の承諾なしに我が国で商標権を取得した日本法人によって，我が国におけるジェロヴィタール社の商標使用が排除されてきており，ジェロヴィタール社は同法人の不法行為に対して徹底して争うことを決めた旨を通知するとともに，同年６月２６日の記者会見の際に商標権問題について言及する予定である旨を通知した（乙６５）。原告は，このころ，ファーマク社の商標権は，プロカイン（ノボカイン）が原料として使用されることが指定商品の条件となっているが，プロカインは世界中で化粧品への使用が禁止されているから，ファーマク社はGEROVITALブランドの化粧品を製造できないことなどを表明した（乙６４）。
イ　原告の商標登録出願等
(ア)　平成１４年１０月２８日，ＧＯＴの当時の監査役であり原告の当時の取締役であったＨは，別紙標章目録記載１－１の標章につき，指定商品（指定役務）の区分を第３類とし，指定商品（指定役務）を「家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛」とする商標登録出願をした（商願２００２－０９５８４０。乙６２の３，乙６６の２，弁論の全趣旨）。
(イ)　原告は，その後，上記出願に基づく権利をＨから承継し，特許庁に対し，平成１５年５月１４日にその旨を届け出た。しかし，同年７月２３日付けで，上記商標が本件商標１，２及び４等の商標と同一又は類似であって，その商標に係る指定商品（指定役務）と同一又は類似の商品（役務）について使用されるものであるから，商標法４条１項１１号に該当するとの拒絶理由通知を受けた（乙６２の１及び２，弁論の全趣旨）。
ウ　原告商品の輸入販売等
原告は，平成１５年２月，ジェロヴィタール社から原告標章を付した化粧品（クレンジングミルク，トニックローション，ナイトクリーム，リンクルクリーム，デイクリーム，アイクリーム）を輸入し，国内での販売を開始し，さらに平成１５年６月２６日，「『ジェロヴィタール　コスメティックス』　日本での本格展開に関する記者発表会」を行い，本格的にその販売を開始した。その後，原告は，ジェロヴィタール社から原告標章を付したヘアローション及びセルライトクリームも輸入し，国内で販売した（甲８４，２２７，２４０，乙５７ないし６０）。原告が輸入した原告商品の個数は，別表１（譲渡数量計算表）の「輸入数量」欄記載のとおりであり，譲渡した原告商品の個数は，同表の「譲渡数量」欄記載のとおりである。
(7)　被告の対応
ア　仮処分命令申立て


前記第２の１(6)アのとおり，被告は，平成１５年４月１６日，東京地方裁判所に対し，ＧＯＴを相手方として，本件各商標権等に基づく差止めの仮処分命令を申し立てたが（当庁平成１５年(ヨ)第２２０４０号事件），同年１０月２７日，同事件は和解により終了した。
また，被告は，同年１１月１７日，東京地方裁判所に対し，原告を相手方として，本件各商標権等に基づく仮処分命令を申し立てたが（当庁平成１５年(ヨ)第２２０８２号事件），平成１６年６月１日，同申立てを取り下げた。
イ　告知・流布行為
(ア)　被告は，平成１５年６月２４日，内容証明郵便により，当時原告の広告を担当していた共同ＰＲ株式会社に対し，ＧＯＴと本件商標権１及び２の侵害に関して法的紛争中であること，相手方も原告及びＧＯＴの行為が被告の商標権を侵害しないように十分に注意して欲しいこと，相手方が慎重な対応をせず，被告の商標権が侵害されたときは，相手方に対して差止請求及び損害賠償請求の法的措置をとる可能性があること等を通告し，本件商標１及び２に係る商標公報及び商標登録原簿の各写しを送付した（甲４６）。
(イ)　株式会社テレビ東京が，平成１５年６月２６日，原告の新商品発表会を取材する予定であったところ，被告は，同社に対し，同日，ファクシミリにより，東京地方裁判所において原告との間で本件商標権１等について仮処分事件が係属していること，原告及びＧＯＴが商標権侵害をしているので十分に注意し，慎重な対応をするよう通告した（甲４７）。
(ウ)　株式会社小学館が，雑誌「美的」２００３年７月号に原告商品を使用するエステサロン「ヴァルモン青山」の紹介記事を掲載したところ，被告は，同社に対し，平成１５年６月２日，内容証明郵便により，同紹介記事の写真にあるクリーム・パック類に被告の商標が化粧品の標章として被告の許諾なく使用されていること，直ちに同雑誌を回収するなど商標権侵害を回復する措置をとってほしいこと，同社が何らの措置もとらない場合には悪質な権利侵害として然るべき法的措置をとる予定があることを通告した。
また，被告の担当者は，同紹介記事を作成した記者及び同紹介記事に氏名が掲載されていたエステサロンのエステティシャンＢにも電話をかけて注意喚起をした（甲４８ないし５０）。
(エ)　株式会社フジテレビジョンが，平成１５年１１月１８日，テレビ番組「こたえてちょーだい」のカタログショッピング「ディノス」で原告商品を取り上げたところ，被告は，同日，同社の制作担当者に対し，ファクシミリにより，原告商品が本件商標権１及び２を侵害する件について原告と被告との間で法的紛争中であること，同社もかかる商標権侵害を引き起こさないように十分に注意してほしいこと，同社が慎重な対応をせず，被告の商標権が侵害されるときは，差止め，損害賠償請求等の法的措置を講ずる可能性があることを通告し，さらに同年１２月６日，同社の代表取締役に対し，内容証明郵便で同趣旨の内容の通知書を送付した（甲５９，乙３７，４０，４１）。
なお，被告は，株式会社フジサンケイリビングサービス　ディノスハートフルコールセンターにも，同様の通告書を同年１１月１８日にファクシミリで送るとともに，同月１９日に内容証明郵便で送付した（甲６０，乙３７，４１）。その結果，フジテレビ系列の放送で原告商品が取り上げることが中止され，また原告商品が通信販売カタログ「ディノス」には掲載されなくなった（甲８４）。
(オ)　株式会社エフエム東京が放送番組「Ｉシュープリーム」，「Ｊのビューティフル」中の「テレマルシェ」で原告の販売する化粧品を取り上げたところ，被告は，平成１５年１１月１８日ころ，同社に対し，原告との間では，原告が本件商標権１及び２を侵害する件について法的紛争中であること，同社においても商標権侵害にならないよう十分に注意されたいこと，同社が慎重な対応をせず被告の商標権の侵害となる場合には，差止め，損害賠償請求等の法的措置を講ずる可能性がある旨の通告書を送付した（甲６１，乙３７，３８）。その結果，株式会社エフエム東京は，同年１２月２５日に予定していた原告商品に関する放送を中止した（甲８４）。
(カ)　株式会社アシェット婦人画報社が「ヴァンサンカン」２００３年１２月号に原告商品の商品写真を掲載したところ，被告は，平成１５年１１月２５日，同社に対し，内容証明郵便により，原告との間では，原告が本件商標権１及び２を侵害する件について法的紛争中であること，同社においても商標権侵害にならないよう十分に注意されたいこと，同社が慎重な対応をせず被告の商標権の侵害となる場合には，差止め，損害賠償請求等の法的措置を講ずる可能性があることを通告した（乙３７，３９）。
(キ)　株式会社西武百貨店及び株式会社そごうが広告宣伝誌「ＣＯＳＭＥｃｏｓｍｅｔｉｃｓ　ｍａｇａｚｉｎｅ」にクリスマスコスメティックフェスティバルの広告として原告商品を掲載したところ，被告は，平成１５年１１月２８日，両社に対し，内容証明郵便により，これは被告の商標「ジェロビタールＨ３」の広告的使用であること，化粧品に本件商標１及び２を使用する件については原告と被告との間で法的紛争中であること，原告らが「ジェロビタールＨ３」標章を使用する行為は被告の商標権の侵害であること，同広告宣伝誌の配布を中止してほしいこと，両社が慎重な対応をしない場合には，原告に対して差止め，損害賠償請求等の法的措置を講ずる可能性があることを通告した（甲５８，乙３７，４２）。その結果，両社は，専用広告，チラシ，ビラなどに原告商品を掲載することを取りやめた（甲８４）。


(ク)　株式会社マガジンハウスが「クロワッサン　croissant　特大号１２／１０」に原告商品の商品写真等や原告代表者のコメントを含む記事を掲載したところ，被告は，平成１５年１２月６日，同社に対し，内容証明郵便により，原告との間では，原告が本件商標権１及び２を侵害する件について法的紛争中であること，同社においても商標権侵害にならないよう十分に注意されたいこと，同社が慎重な対応をせず被告の商標権の侵害となる場合には，差止め，損害賠償請求等の法的措置を講ずる可能性があることを通告した（乙３７，４３）。(ケ)　被告は，平成１５年１２月１１日ころ，原告商品を取り扱う株式会社Ｄｕａｌ及び株式会社ルーチェに対し，内容証明郵便により，原告との間では，原告が本件商標権１，２を侵害する件について法的紛争中であること，同社らにおいても商標権侵害にならないよう十分に注意されたいこと，同社らが慎重な対応をせず被告の商標権の侵害となる場合には，差止め，損害賠償請求等の法的措置を講ずる可能性があることをそれぞれ通告した（甲６２，６３）。また，被告は，平成１６年１月中旬ころ，原告商品を取り扱うサンスーシ石川台店など十数店に対しても，同様の内容の通告書をファクシミリで送信した（甲６５ないし７７）。
さらに，被告は，同年２月１０日ころ，原告商品をホームページ上で取り上げて販売する業者であるビューティーパラダイス，レンヌジャパン，ＲＥＧＡＬＯ　ＣＯＳＭＥＴＩＣＯに対しても，同様の内容の通告書を内容証明郵便で送付した（甲７８ないし８０）。
(コ)　被告は，平成１５年１１月１９日（直近の昀終更新日）ないし同１６年２月６日当時，自らが運営するホームページ中に，次の内容のページを設けた（甲６４の１ないし７）。
ａ　「ジェロビタール製品ご愛用の皆々様へ急告」と題するページ被告の商標権「ジェロビタール」，「ジェロビタールＨ３」を冠し，ジェロヴィタール化粧品として販売されているものがあるが，真正商品ではなく別物であるので注意してほしいこと，フジテレビの番組「めざましテレビ」等で取り上げられているパッケージの化粧品が被告の販売する真正商品であることｂ　「ジェロビタール製品御愛用の皆々様へ急告！」と題するページ被告が２０年以上も前から「ジェロビタール」，「ジェロビタールＨ３」商標を有し，旅行の手配や化粧品の販売を行ってきたことを知りながら，ジェロヴィタールＨ３化粧品と称して勝手に化粧品を輸入，販売し，被告の商標権を侵害するなどしている者がいるが，この者との間では，東京地方裁判所民事４７部で訴訟が係属中であること，顧客においては類似品に注意してほしいことなど
ウ　税関における輸入差止め
被告は，平成１６年９月１０日，函館，東京，横浜，名古屋，大阪，神戸，門司，長崎，沖縄地区の各税関長に対し，本件商標権１に基づいて化粧品（クリーム類，ローション類，乳液類）の輸入の差止めを申し立てた（整理番号１０００－１１９９）。
函館などの各税関長は，同月２４日，被告に対し，被告の同申立てを受理した旨を通知し，同日から平成１８年９月２３日までの間，本件商標権１を侵害する化粧品の輸入が差し止められることとなった（乙１０７，１０８）。
(8)　ジェロヴィタール治療等に関する記事等
ア　新聞
(ア)　昭和５４年４月１０日発行の「朝日新聞」（乙４８（９２，９３頁））
「新商法『長寿ツアー』」，「費用９６万円安いもの？」，「〝蓬莱山〟はバルカンにあり」との見出しの下に，被告が催したルーマニアにおけるジェロヴィタールＨ３治療ツアーの概要や参加者との対談を内容とする記事が掲載されており，企画者・連絡先として被告が記載されている。(イ)　昭和５４年８月１３日発行の「日本経済新聞」（乙４８（９１頁））
「東欧ひとまち」，「不老長寿を売る」，「金持ち老人夢を求めて」との見出しの下に，旅行代理店が考え出した「ジェロビタール（老いの活力）」を使った長寿ツアーの費用が２週間の滞在で９６万円であること，これまでに２０人の日本人がやってきたことをルーマニア厚生省の担当者が打ち明けたこと，同年８月にはさらに４０人が同ツアーに参加することなどを記載した記事が掲載されている。
(ウ)　昭和５４年８月１５日発行の「報知新聞」（乙４８（９５頁））「長寿ツアー　高齢化の先取り　秘薬を求めて・・・　ルーマニアへ・・・」，「信じる者は救われる？車イスもいらなくなる？」，「その名ジェロビタールＨ３」，「効能なんとなんと，神経痛から胃かいようまで」との見出しの下に，被告が１月から３回企画した長寿ツアーに１００人の志願者が集まったことなどを内容とする記事が掲載されている。なお，この記事中には，被告代表者が長寿ツアーを企画した旨が記載されている。
(エ)　昭和５４年９月２日，１５日，３０日，１０月１４日，１１月２５日及び１２月９日発行の「日中友好新聞」（乙４８（９６ないし９８頁））「長寿薬ジェロビタールと漢方　ルーマニア訪問記」との表題のコラムが６回にわたり掲載されている。
(オ)　昭和５４年１０月５日発行の「夕刊フジ」（乙４８（９４頁））「マイヘルス　まいらいふ」，「ルーマニアへ〝若返り〟ツアー」との見出しの下に，アナ・アスラン博士がＧＨ３を発明したこと，被告がサラリーマン向けの正月プランを企画していることなどを内容とする記事が掲載されている。なお，この記事には，問合せ先として被告のサービスセンターの名称及び電話番号が記載されている。
(カ)　昭和５５年２月２１日発行の「毎日新聞」（乙４８（１０８頁））
「不老長寿？への療養コース」，「ルーマニア自慢の〝薬〟を投与」との見出しの下に，アナ・アスラン博士がＧＨ３を発明したこと，ルーマニアに療養コースがあり，日本からのツアーに加わると約１００万円かかること，日本からのツアーはいくつかの旅行社が扱っているが，医学的な問題については，被告が教えてくれることなどを内容とする記事が掲載されている。なお，この記事には，問合せ先として被告のサービスセンターの名称及び電話番号が記載されている。(キ)　昭和５５年３月７日発行の「読売新聞」（乙４８（９５頁））「特派員の目」，「ブカレストから」，「豪華施設に泊まり老化に万能秘薬」との見出しの下に，ジェロヴィタール治療の概要を紹介する記事が掲載されている。


(ク)　昭和６３年６月２２日発行の「日本経済新聞」（甲２０９）「美しさと若さ求めて女性版〝１０１〟ツアー」との見出しの下に，被告がルーマニアのブカレストへの治療ツアーを年４回企画していることなどを内容とする記事が掲載されている。なお，この記事には，ツアーを企画した者が被告である旨が記載されている。
イ　雑誌
(ア)　読売新聞社発行の「週刊読売」昭和５１年１０月３０日号（甲１９２）
「ルーマニアが元祖の『不老長寿薬』に３００万円投ずる政財界人の期待ぶり」との見出しの下に，アナ・アスラン博士が老化防止の薬であるＧＨ３を発見したこと，ルーマニアでは同薬剤が国の重要な財政源となっており，世界各国からアナ・アスラン博士の下に治療を受けに来る患者が病院に門前市をなし，申込みから１年７か月経たないと治療が受けられないほど繁盛していること，精神病理学者で自殺学の権威であるアメリカ合衆国のＫ博士の話によると，世界の有名人たちが治療を受けており，３年間で３６人の患者に臨床実験をしたところ，結果が良好であったこと，他方で慶応大学医学部Ｌ教授がＧＨ３の老化防止効果の医学的証明は困難であると述べていること，ジャパンライフメディカルセンターが同年１２月からマニラで実行を計画している「ＧＨ３ツアー」の費用が３００万円であること，Ｋ博士が来日中に会った政財界のお歴々の多くがこの「ＧＨ３ツアー」に参加することを決めたことなどを内容とする記事が掲載されている。(イ)　新潮社発行の「週刊新潮」昭和５２年４月１４日号（甲１９１）「『老化防止薬ＧＨ３』の効果－ルーマニアで二十七年前に生れて－」との見出しの下に，アナ・アスラン博士が同月１日に来日したこと，東京等の各地の大学等を訪問する等したこと，アナ・アスラン博士がその２７年前に老化防止薬「ジェロビタール」（ＧＨ３）を発見したこと，我が国では専門学者が「外国の文献はあっても，独自のデータはまったくない」と発言する状況にあることや薬剤の使用法などを内容とする記事が掲載されている。
(ウ)　光文社発行の「女性自身」昭和５２年４月２８日号（甲１９０）「これが謎の若がえり新薬『ＧＨ３』です！」，「アスラン博士（ルーマニア，８０才）が来日，発表。はたして本当にきくのだろうか？」との見出しの下に，アナ・アスラン博士が不老長寿の薬であるＧＨ３を発見したこと，昀も近くではマニラ滞在３週間の「若返りツアー」などが企画され，芸能人，財界人，政治家など，参加希望者が殺到しており，費用が３００万円であることなどを内容とする記事が掲載されている。
(エ)　新潮社発行の「週刊新潮」昭和５２年７月７日号（甲２１１）「マニラ『不老長寿の旅』－例のＧＨ３を求めた二十三人－」との見出しの下に，ＧＨ３を開発したアナ・アスラン博士が昭和５２年４月に来日したこと，「日本では学者が，『臨床例もないので，許可どころか，評価もできない』段階にある。」こと，マニラでのＧＨ３による老化防止の治療が総額３００万円であることなどを内容とする記事が掲載されている。
(オ)　朝日新聞社発行の「週刊朝日」昭和５２年９月３０日号（甲１９３）
「３００万円〝若返りの秘薬（ジェロビタールＨ３）〟ツアー　モテモテの幻惑商法」との見出しの下に，アナ・アスラン博士が老化防止の薬であるＧＨ３を発見したこと，ジャパン・ライフ・メディカルセンターが「二十一日間老化防止と若返りの旅」を募集しており，その費用が３００万円であること，同ツアーでは美しいマニラ湾を眼下にする一流ホテルで治療を受けるが，カジノ見物などが折り込まれており，また医師や美人の看護婦が終始付き添うことなどを内容とする記事が掲載されている。
(カ)　東洋経済新報社発行の「週刊東洋経済」昭和５３年７月２２日号，昭和５４年１月１３日号（初春特大号），同年１２月８日号，同月１５日号，昭和５５年１月１２日号，同月１９日号（甲１９４，２１６の１ないし５，乙４８（３９ないし５０頁））
「ルーマニアの長寿薬（１）『ジェロビタールＨ３，アスラビタール』について」，「ルーマニアの長寿薬（３）『長寿旅行』はいかが？」，「ルーマニア訪問記（Ⅰ），（Ⅱ）」，「ジェロビタールと漢方（１），（２）」との表題のコラムが掲載されている。
(キ)　徳間書店発行の「週刊アサヒ芸能」昭和５４年２月１５日号（甲２０７，乙４８（５１，５２頁））
「五十数ヵ国では認可されているという〝妙薬〟？」，「ウソかマコトか９６万円で買えるという不老長寿薬の中身」との見出しの下に，アナ・アスラン博士がＧＨ３を発明したこと，ドゴールなども愛用したと伝えられていること，被告が企画して昭和５４年３月からの募集を計画している若返りツアーの料金が９６万円であることなどを内容とする記事が掲載されている。(ク)　「Mr.DANDYミスター・ダンディ」昭和５４年３月号（甲２１０，乙４８（１５ないし１９頁））
「ドゴール・毛沢東もこれによって延命した！！　ルーマニアの秘薬　ＧＨ３とは何か」との見出しの下に，アナ・アスラン博士がＧＨ３を発明したこと，ルーマニアではＧＨ３を使用した予防療法が１４５の老人医療センターで行われていること，被告がルーマニアでの治療を１００万円で募集していることなどを内容とする記事が掲載されている。なお，この記事中には，治療ツアーを実施している者が被告である旨の記載がある。
(ケ)　中央マーケティング研究所発行の「健康産業情報」昭和５４年５
月１日号（乙４８（３５ないし３８頁））
「☆ルーマニア特集☆　ＧＨ３療法のツアー　サンコーパックが代理業務を開始」との表題の下に，アナ・アスラン博士がＧＨ３を発明したこと，Ａがジェロヴィタール治療の日本における普及と集客を目的として被告を設立し，その募集により，昭和５４年３月１５日に１２名，４月２７日に１３名がツアーに出発したことや，ジェロヴィタール治療の概要，泥から抽出された薬ペル・アマールをもとにＧＨ３化粧品が開発されたことなどを内容とする記事が掲載されている。(コ)　講談社発行の「週刊現代」昭和５４年７月５日号（甲１９５，乙４８（５９ないし６２頁））


「クロスオーバー　健康昀前線①　世界中で話題のルーマニア『長寿医療（ジェロビタール治療）』を受けた日本人のその後」，「七十代が五十代に若返り」，「不眠症，肩こり，肥満も克服」との見出しの下に，アナ・アスラン博士がＧＨ３療法を発明したこと，ＧＨ３療法はドゴールなどの有名人に愛用された世界中に評判の「長寿医療」であること，被告が催したルーマニアでの治療ツアーの参加者がＧＨ３治療によって効果を上げたことなどを内容とする記事が掲載されている。
(サ)　毎日新聞社発行の「サンデー毎日」昭和５４年１０月７日号（甲２００，乙４８（６３ないし６６頁））
「シリーズ世界健康の旅　ルーマニア」，「ややっ！　不老長寿治療」，「『毛沢東』も治療を受けた？」，「〝命の洗濯〟が何よりの薬！」との見出しの下に，アナ・アスラン博士がＧＨ３を発明したこと，過去に治療を施した４５歳ないし６０歳の患者４万人に癌の兆候がないとアナ・アスラン博士が説明していたこと，被告がルーマニア政府とタイアップし，観光を兼ねたツアーとして治療を売り出し，３月からは日本交通公社が加わって「長寿と若がえりの旅」を商品化したことなどを内容とする記事が掲載されている。なお，この記事中には，被告の企画したツアーの実施状況について説明する部分があり，ツアーに関する問い合わせ先として，被告のサービスセンターの名称及び電話番号が記載されている部分がある。
(シ)　「月刊せんば」昭和５４年１１月１日号，昭和５５年１月１日号
（乙４８（２０ないし２２，３０ないし３２頁））
「ルーマニアＧＨ３【ジェロビタール】治療を探る」との表題の下に，ジェロヴィタール治療の概要を紹介する記事がそれぞれ掲載されている。(ス)　「月刊海外旅行情報」昭和５５年１月１日号（乙４８（３３，３４頁））
「にわかに話題を集めるルーマニアへの『長寿と若返りの旅』」との表題の下に，被告が企画するジェロヴィタールＨ３治療ツアーを紹介する記事が掲載されている。なお，この記事中には，治療ツアーの関する問い合わせ先として，被告のサービスセンターの名称及び電話番号が記載されている。(セ)　読売新聞社発行の「週刊読売」昭和５５年２月１０日号（乙４８（６７ないし６９頁））
「ＫＡＮＥ　金」，「話題の海外〝健康〟ツアー　医療効果めぐる期待と実情」との見出しの下に，当時話題となっていた健康ツアーの先鞭を付けたものとして，日本交通公社が売り出し価格９６万円で企画したルーマニアのブカレストに滞在してＧＨ３療法を受けるツアーが取り上げられている。(ソ)　「週刊サンケイ」昭和５５年６月２６日号（乙４８（７６ないし７８頁））
「Ｍも試してきたルーマニア産『不老長寿薬』の効き目」との見出しの下に，タレントＭによるＧＨ３治療の体験を取材した記事が掲載されており，この記事中に，被告が治療ツアーを販売していることが記載されている。(タ)　「わたしの健康」昭和５５年１０月号（乙４８（２ないし１４頁））
「★ルーマニア治療ツアー同行取材」，「現代の不老長寿薬ジェロビタールＨ３に奇跡を見た！！」，「年来の心臓病が治る，白い髪が黒くなる，老人性シミが消える・・・・・・」との表題の下に，ジェロヴィタールＨ３治療のツアーの同行記が掲載され，また，「老化をストップする薬ジェロビタールＨ３の秘密」，「ルーマニアの〝若返り治療〟　その驚くべき効果を探る」との表題の下に，ＧＨ３治療の創始者であるアナ・アスラン博士との対談，ジェロヴィタールＨ３治療の実例や参加者の体験談，ルーマニアでジェロヴィタールＨ３の化粧品がよく使用されていることなどが掲載されている。なお，同記事中には，治療ツアー及び化粧品に関する問い合わせ先として，被告のサービスセンターの名称，所在地，電話番号が掲載されている。
(チ)　日本医事新報社発行の「日本醫事新報」昭和５５年１２月２７日
号（甲１１０）
「『老年病』『老化予防医学』研究を探る１４日間の旅」と題されたルーマニアでのＧＨ３治療などを体験するツアーの広告が掲載されている。(ツ)　光文社発行の「女性自身」昭和５６年３月１２日号（甲１９６，乙４８（７０ないし７２頁））
「ルーマニア同行取材　１０才若返るという驚異の医学ツアー」，「３０年来の人体実験の成果か，シワが消え，白髪が治るという，世界中の有名人も体験したＧＨ３とは・・・・・・」との見出しの下に，ＧＨ３治療の創始者であるアナ・アスラン博士との対談を内容とする記事が掲載されている。(テ)　徳間書店発行の「週刊アサヒ芸能」昭和５７年２月４日（乙４８（５３ないし５８頁））
「ＧＨ３治療ならびにルーマニア医療ツアーについて」との見出しの下に，アナ・アスラン博士がＧＨ３を発見したこと，日本からのＧＨ３治療のツアーは，過去４年間に１７回組まれて，２００人以上の人が参加していることなどを内容とする記事が掲載されている。なお，この記事中には，問い合わせ先として，被告の名称，事務所の所在地，電話番号が記載されている。(ト)　読売新聞社発行の「週刊読売」昭和５７年２月２１日号（甲２０８，乙４８（７３ないし７５頁））
「老化防止医学の先進国ルーマニア報告　驚異の延命薬『ジェロビタール』を求めて欧米，日本から信奉者が訪れていた」，「記憶力低下，ストレス解消に」，「あの方も若者みたいな兆候が」との見出しの下に，アナ・アスラン博士がＧＨ３を発見したこと，国立クリニックホテル・フローラの宿泊者は全て治療客で，ジェロヴィタールの卓効を聞いて世界各地からはるばるやってきていることなどを内容とする記事が掲載されている。なお，この記事中には，ジェロヴィタール医薬品の入手に関する問い合わせ先として，被告の名称，電話番号が記載されている。
(ナ)　「健康時代」昭和５８年１月１日号（乙４８（２３ないし２９頁））


「ふしぎ不思議ドキュメント」，「ルーマニアで発見！世界の有名人が続々と治療に！」，「不老長寿の薬がほんとうにあった！？」との表題の下に，アナ・アスラン博士がＧＨ３を発明したこと，高齢化時代の海外旅行として注目されているのが「ジェロビタールＨ３療法」を兼ねたルーマニアへの長寿，健康の旅で，一切の経費が９６万円であることなどを内容とする記事が掲載されている。なお，同記事中には，治療ツアー及び化粧品に関する問い合わせ先として，被告の名称，事務所所在地，電話番号が掲載されている。(ニ)　新潮社発行の「週刊新潮」昭和６３年７月７日号（甲１９７）「〝美容と若返り〟をうたい文句にした女性の海外治療ツアーが人気を集めている。」，「美容・老化防止薬『ジェロビタール』の輸入代理店『レッツ・ジェロビタール』が年四回企画しているもの。」とのコラムが掲載されている。
(ヌ)　小学館発行の「ＤＩＭＥダイム」平成元年５月１８日号（甲１９９）
「ちょっと髪の毛が気になる恒くんの情報　臭くないから安心なんだ，アレよりも　ルーマニアの〝１０１〟ジェロビタール」との見出しの下に，養毛剤を紹介する記事が掲載されている。
(ネ)　読売新聞社発行の「週刊読売」平成元年６月１１日号（甲１９８）
「中国の『１０１』がなんだ！　ルーマニアの『ジェロビタールＨ３』を知っているか！？」との見出しの下に，頭髪剤を紹介するコラムが掲載されている。
(ノ)　毎日新聞社発行の「サンデー毎日」平成元年９月１０日号（甲２０６）に，「ルーマニアに新しい伝説　現代医学と〝不老長寿〟」との見出しの記事が掲載され，これに続く同月２４日号，１０月１日号，１１月１９日号，１２月１０日号及び同月１７日号など（甲２０１ないし２０５，乙３）に「ルーマニアへ不老長寿の旅」が１５回にわたって連載され，アナ・アスラン博士がＧＨ３を発見したこと，日本人がルーマニアに不老長寿を求めて旅立つようになってから１１年目で，渡航者は延べ約１８００人になったことや，筆者のＧＨ３治療体験記などを内容とする記事が掲載されている。
ウ　国内におけるその他の刊行物
(ア)　ルーマニア観光省発行の「ルーマニア　ヴァケーション　日本語
特集号」（１９７７年，甲８７）
アナ・アスラン博士のインタビュー記事や，ジェロヴィタール治療，医薬品に関する記載，ジェロヴィタール化粧品についての記載があるものの，商品の出所として，ミラージュ社の名称もファーマク社の名称も記載されていない。
(イ)　日本化学会発行の「化学と工業」昭和５４年３月１日号（甲１８９）
「老化予防薬としての塩酸プロカイン製剤－ジェロビタールＨ３について－」との題名のアナ・アスラン博士の論文が掲載されている。(ウ)　ルーマニア観光省発行の「絶えず驚異の眼を見張せる国、ルーマニア」と題するパンフレット（平成４年ないし同５年ころ，甲９０）ジェロヴィタール治療に言及する部分があるのみで，ジェロヴィタール化粧品については言及されていない。
(エ)　日本貿易振興会（ジェトロ）発行のルーマニア展に関するリーフ
レット（平成８年，甲１０９）
ジェロヴィタール化粧品が掲げられており，販売元としてミラージュ社が記載されている。
エ　外国における記事・広告等
(ア)　ヘラルドニュース発行の新聞「ヘラルドニュース」１９９１年３
月５日号（甲１００）
ジェロヴィタール治療に関する記載があるのみである。(イ)　米国等におけるジェロヴィタール化粧品の販売会社のホームペー
ジ（１９９６年以降，甲１７１，１７３）
ジェロヴィタール化粧品の広告等が掲載されている。
(ウ)　OMNIAPRESS発行の「Ordinea」１９９７年５月２３日ないし２９
日号（甲１６４）
ミラージュ社のゼネラル・マネージャーであるＮのインタビュー記事が掲載されている。
(エ)　新聞「RomanianECONOMICDAILY」１９９９年１１月３０日号（甲１４１）
ジェロヴィタール社の理事会会長Ｎに対するインタビュー記事が掲載されており，ジェロヴィタール社の発展の経緯が掲載されている。(オ)　アレクサンドラ・リリ・ハルダルパ発行のギリシャの新聞「パノラマ」ネオファリロ地区版１９９９年１１・１２月号（甲１６７）ジェロヴィタール化粧品の広告が掲載されている。
(カ)　RomanianEconomicPress発行のギリシャのニュース媒体「EL・ROBUSINESSNEWS2000   Millennium」（２０００年，甲１６１）ジェロヴィタール化粧品であるモイスチャライジング・デイ・クリームの広告が掲載されている。
(キ)　アレクサンドラ・リリ・ハルダルパ発行のギリシャの新聞「パノラマ」ネオファリロ地区版２０００年７月号（甲１７０）ジェロヴィタール化粧品の広告が掲載されている。
(ク)　ジェロヴィタール医薬品の販売会社のホームページ（２０００年以降，甲１７２，１７４ないし１８５）
ジェロヴィタール医薬品ないし治療の紹介に関する記事，広告，アナ・アスラン博士の業績及び薬効等に関する記事が掲載されている。(ケ)　インディペンデント発行の新聞「インディペンデント」２００２
年２月２５日号（甲１０１）
ルーマニア国内におけるジェロヴィタール社とファーマク社のジェロヴィタール化粧品，商標を巡る争いについての記事が掲載されており，ファーマク社は偽物のジェロヴィタール化粧品を製造しているとの指摘がある。(9)　本件商標登録の無効審判請求及び審決取消訴訟ア　ジェロヴィタール社は，平成１５年７月２２日，特許庁に対し，本件各商標権につき，これらの商標権の登録が商標法４条１項７号，１０号，１５号，１９号に反してされた旨を主張して，商標登録の無効審判請求を行った（無効２００３－３５３０１号ないし同３５３０４号事件）。
(ア)　特許庁は，平成１６年４月２６日，本件商標権１につき，次の理由により，ジェロヴィタール社の審判請求は成り立たない旨の審決をした（無効２００３－３５３０１号。乙５５）。
ａ　商標法４条１項１０号について


本件商標１と同名の薬品・化粧品は，ルーマニアのアナ・アスラン博士により開発された老化予防・治療（いわゆる不老長寿）の効果があるとされる成分を含み，社会主義体制下にあったルーマニアは，これを利用した治療を同国を訪問する外国人に行って外貨を得ており，また被告とルーマニアの国家機関CHIMICAとは昭和６０年ないし６１年ころ，この商標と同名の化粧品をルーマニアから輸入する契約をしたが，この契約もルーマニアの外貨獲得のための一環であったと考えられる。
商標権の取得などで被告がルーマニアに不利益となる行動をとれば，CHIMICAは，この化粧品輸入契約を解除して本件商標権者に代わる者を選定できることが容易な立場にあったとみられ，この化粧品輸入契約に関連して，被告がCHIMICAひいてはルーマニアにとって不利益な商標権の取得をすることは考え難い。被告が我が国で商標登録した主たる意図は，同商標が登録出願，商標登録された当時，社会主義体制下にあったルーマニアから，同商標と同名の化粧品を我が国に輸入して販売開始するにあたり，それが他人の我が国での商標登録により妨げらないようにするためであったと認められ，他に，本件商標権者が，不正競争の目的で本件商標の商標登録を受けたもの，又は，不正の目的（不正の利益を得る目的，他人に損害を加える目的その他の不正の目的）をもって本件商標の使用をするものと認めるに足りる証拠はない。
したがって，同号違反を理由とする無効主張は採用できない。
ｂ　商標法４条１項７号について
被告が，不正競争の目的で本件商標１の登録を受けたもの，又は，不正の目的（不正の利益を得る目的，他人に損害を加える目的その他の不正の目的）をもって同商標の使用をするものと認めるに足りる証拠はなく，また，同商標の登録後においても公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとするまでの事実は認められない。
したがって，同号違反を理由とする無効主張は採用できない。
ｃ　商標法４条１項１９号について
前記ａのとおり，本件商標１は，不正の目的（不正の利益を得る目的，他人に損害を加える目的その他の不正の目的）をもって使用するものと認めることはできず，他にこれを認めるに足りる証拠はない。したがって，同号違反を理由とする無効主張は採用できない。
ｄ　商標法４条１項１５号について
平成８年法律第６８号附則８条２項により，同法の施行（平成９年４月１日）の際現に存する商標権についての同号を理由とする商標登録の無効審判請求をなし得る期間については，なお従前の例による。本件商標１には，平成８年法による改正前の５年間の除斥期間の適用があるから，同号に該当することを根拠とするジェロヴィタール社の請求は不適法であって，補正ができないから却下すべきである。
(イ)　特許庁は，平成１６年４月２６日，本件商標権２についても，本件商標権１と同様に，商標法４条１項７号，１０号，１５号，１９号の登録の無効理由があるとのジェロヴィタール社の主張を採用せず，同社の審判請求は成り立たない旨の審決をした（無効２００３－３５３０２号事件，乙５６）。(ウ)　特許庁は，平成１６年６月３０日，本件商標権３に関しても，次の理由により，ジェロヴィタール社の審判請求は成り立たない旨の審決をした（無効２００３－３５３０３号事件，乙７３）。
ａ　ジェロヴィタール商標の周知性又は著名性について「Gerovital」商標，「GerovitalH３」商標，別紙ジェロヴィタール商標目録記載２及び３の商標が，ジェロヴィタール社の商品として取り扱われたのは，平成１４年１０月３日のＧＯＴとの契約以降であり，本件商標３の登録出願の日である平成９年５月２日以前にいずれも広く認識され又は著名となっていたということはできない。
また，上記各商標と同一又は類似の商標が，本件商標３の登録出願前に，我が国でアナ・アスラン博士又はルーマニア政府の取扱いに係るものとして，広く認識され又は著名になっていたということはできない。
ｂ　不正の目的について
被告はルーマニア政府ないし同国の観光会社と，日本からの観光客を招く事業において関係を持っており，ルーマニア大使館・政府による感謝状，表彰状を受けたこと，被告代表者がルーマニア要人の日本への入国に際して保証人となったこと等からすれば，被告はルーマニアと全く無関係ではなく，被告が本件商標３を登録出願し，登録を受けた一連の行為において，ルーマニアとの国際信義を損なう行為があったとはいえない。
また，「Gerovital」商標，「GerovitalH３」商標，別紙ジェロヴィタール商標目録記載２及び３の商標等は，現在，ルーマニア政府の権利に係る商標ではなく，同国のミラージュ社とファーマク社の両商標権者の権利として分割されている。被告はその一方の権利者であるファーマク社と取引をしてきており，ジェロヴィタール社が提出する政府機関等の証明書によっても被告に不正の目的があったとはいえない。
被告が本件商標３を登録出願し，商標登録を受けたという一連の行為において不正の目的があったとすることはできない。ルーマニアにおける商標権者２社の一方であるファーマク社は，被告による商標登録の事実を知っているが，同社が異議を唱えている事実は認められず，ファーマク社との関係においても不正の目的があったとすることはできない。同商標の登録出願の日である平成９年５月２日の時点で，被告がジェロヴィタール社による日本進出を予想していたとは認められず，被告がジェロヴィタール社による日本進出を予想し，これを妨害する目的で商標登録出願したとまではいえない。
このほか，被告の先行する登録商標（本件商標権１）の取得行為に不正の目的があったとも認め得る証拠はないし，仮にそうでなくても，被告の本件商標権３の取得に至る一連の行為等に照らせば，商標権者による本件商標３の登録出願及び登録取得行為に不正の目的があったとすることはできない。
ｃ　商標法４条１項１０号について
前記ａのとおり，「Gerovital」商標等が，本件商標３の登録出願の日である平成９年５月２日以前にいずれも広く認識されていたということはできない。
よって，本件商標３は，同号に該当しない。
ｄ　商標法４条１項１５号について
本件商標３が登録出願された当時，「Gerovital」商標，「GerovitalH３」商標，別紙ジェロヴィタール商標目録記載２及び３の商標又はこれらの商標と同一ないし類似の商標が，我が国でアナ・アスラン博士若しくはルーマニア政府の取扱いに係る商品に係る商標として著名になっていたということはできない。


よって，指定商品に使用しても他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるとすべき理由があるとはいえず，同号にも該当しない。
ｅ　商標法４条１項７号について
前記ｂのとおり，本件商標３は不正の目的をもって使用するものではなく，また，同商標の商標登録の前後においても公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとの事実は認められない。したがって，同号に該当しない。
ｆ　商標法４条１項１９号について
「Gerovital」商標，「GerovitalH３」商標，別紙ジェロヴィタール商標目録記載２及び３の商標は，他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標とはいえず，また，本件商標３を不正の目的をもって使用するものとはいえないから，同号に該当しない。
ｇ　登録出願につきジェロヴィタール社の承諾を得ていないことについて周知・著名性が獲得されていない「Gerovital」商標，「GerovitalH３」商標，別紙ジェロヴィタール商標目録記載２及び３の商標と類似する本件商標３の我が国での登録をジェロヴィタール社が許諾していないということのみをもって，先願登録主義をとる我が国の商標法の制定の趣旨の下で，被告による商標登録が国際信義にもとるなどということはできず，このことはファーマク社との関係においても同様である。
ｈ　プロカイン（ノボカイン）を含有しないことについて商標登録出願ないし登録商標の指定商品の範囲は，我が国の商標法に基づいて出願人が指定するものであり，ルーマニアにおける商標権分割譲渡契約の内容により，本件商標権３の指定商品の範囲が限定されるものではない。被告の取り扱う商品が，我が国の法令に照らして輸入を禁止されることがあったとしても，これによって本件商標権３に無効理由が存することになるわけではない。(エ)　特許庁は，平成１６年６月３０日，本件商標権４に関しても，ジェロヴィタール社の審判請求は成り立たない旨の審決をした（無効２００３－３５３０４号事件，乙７４）。
ａ　アナ・アスラン商標の周知性又は著名性について
「アナ・アスラン」商標，「AnaAslan」商標，別紙ジェロヴィタール商標目録記載２及び３の商標がジェロヴィタール社の商品として取り扱われたのはＧＯＴとの契約の日である平成１４年１０月３日以降のことであって，本件商標４の登録出願の日である平成１４年４月１２日以前に，いずれも広く認識され又は著名となっていたということはできない。またこれらの各商標又はこれらと同一若しくは類似の商標が同日以前にアナ・アスラン博士若しくはルーマニア政府の取扱いに係る商品に係る商標として広く認識され若しくは著名になっていたということはできない。
ｂ　不正の目的について
前記(ウ)ｂ同様，本件商標４の登録出願及び登録を得た行為に不正の目的があったとはいえない。
ｃ　商標法４条１項１０号，１５号について
前記ａのとおり，本件商標４の登録出願の日である平成１４年４月１２日以前に「アナ・アスラン」商標等が広く認識され又は著名になっていたということはできないこと等から，同項１０号，１５号の登録の無効理由があるとのジェロヴィタール社の主張は採用できない。
ｄ　商標法４条１項７号について
前記ｂのとおり，本件商標４を不正の目的をもって使用をするものでなく，また，同商標の商標登録の前後においても公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとの事実は認められない。したがって，同号に該当しない。
ｅ　商標法４条１項８号について
同号にいう「他人」は現存する他人に限られるところ，アナ・アスラン博士は登録出願時に既に死亡しており，同号の適用はない。
ｆ　商標法４条１項１９号について
「アナ・アスラン」商標等は，他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標とはいえず，また，本件商標４を不正の目的をもって使用をするものとはいえないから，同号に該当しない。
ｇ　登録出願につきジェロヴィタール社の承諾を得ていないことについて前記(ウ)ｇ同様，本件商標４の我が国での登録をジェロヴィタール社が許諾していないということのみをもって，先願登録主義をとる我が国の商標法の制定の趣旨の下で，被告による商標登録が国際信義にもとるなどということはできず，このことはファーマク社との関係においても同様である。
ｈ　プロカインを含有しないことについて
前記(ウ)ｈ同様，被告の取り扱う商品が，我が国の法令に照らして輸入を禁止されることがあったとしても，これによって本件商標４に無効理由が存することになるわけではない。
イ　ジェロヴィタール社は，前記ア(ア)ないし(エ)の各審決の取消しを求める訴えを提起した。
(ア)　知的財産高等裁判所は，平成１７年６月３０日，前記ア(ア)の本件商標権１に係る審決の取消訴訟（平成１７年（行ケ）１０３２３号）につき，概ね次のとおりの理由でジェロヴィタール社の請求を棄却した。なお，ジェロヴィタール社は，本件商標権１に関しては，商標法４条１項１５号に関する取消事由の主張をしなかった（乙１４０）。
ａ　商標法４条１項１０号について
Ａが昭和５３年に，ルーマニア観光省の招待を受けて，ルーマニアを訪れた際，アナ・アスラン博士から日本におけるジェロヴィタール化粧品の販売を打診されて，ルーマニアの国家機関であるCHIMICA（当時はCHIMIMPORTEXPORT。）と交渉し，Ａの設立した被告が，その後まもなく，CHIMICAから成分処方及び分析方法の開示を受けてジェロヴィタール化粧品の輸入販売業等の許可を申請するとともに，昭和５４年に本件商標１について商標登録出願したものであることなどの事情にかんがみると，被告による本件商標１の商標登録出願は，CHIMICAひいてはルーマニアの意向に沿うものであったと認められる。
また，「GEROVITALH３」の医薬品及び化粧品を管理しているルーマニアのCIMCCLが被告の商標登録出願に対し商標登録異議の申立て（昭和５７年８月２１日）をしていた事実についても，CIMCCLが商標の更新登録の出願をせず，登録異議の申立ての直後にその存続期間を終了させてしまっていることなどからすると，CIMCCLが組織体としていかなる意思決定をし，かつこれを維持していたかについては，少なからず疑問があり，前記の被告による商標登録出願がルーマニアの意向に沿うとの認定を覆すには足りない。


被告が商標登録を受けたことを奇貨として，CHIMICAに対し，代理店契約の締結を求めたり，輸入契約の内容を被告に有利に変更するよう求めたりした形跡はなく，また，被告はミラージュ社及びファーマク社のジェロヴィタール化粧品を輸入し，これを販売してきた。
そうすると，被告は，第三者が不正な目的で本件商標１あるいはこれと類似する商標について商標登録を受けてしまうことにより，ルーマニアからのジェロヴィタール化粧品の輸入や日本における販売に支障を来すことがないよう，ルーマニア側の意向を受けて，本件商標につき商標登録出願をし，その登録を受けたものと認めるのが相当である。被告が不正競争の目的で本件商標１について商標登録を受けたと認めることはできない。
ｂ　商標法４条１項７号について
商標自体に公序良俗違反のない商標が商標法４条１項７号に該当するのは，その登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くものがあり，登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に限られる。
本件商標それ自体には公序良俗違反がないところ，前記ａのとおり，被告は，第三者が不正な目的で本件商標１あるいはこれと類似する商標について商標登録を受けてしまうことにより，ルーマニアからのジェロヴィタール化粧品の輸入や日本における販売に支障を来すことがないよう，ルーマニア側の意向を受けて商標登録出願をし，その登録を受けたものである。商標の出願の経緯が著しく社会的相当性を欠き，登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものであるとは認められず，また他に本件商標１が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるに足りる証拠はない。なお，被告による仮処分命令申立てや通告書の送付行為が社会通念上著しく妥当性を欠き，権利の行使として許される範囲を逸脱しているとは認められず，被告が不当な目的で本件商標の使用をしていると認めることはできない。また，①　「GEROVITALH３」に係る記事は，昭和５１年１０月３０日発行の「週刊読売」に初めて掲載されて以降，昭和５２年から昭和５５年までの間に断続的に掲載されたものの，その後はほとんど掲載されなくなり，平成２年以降はこれを掲載した新聞，雑誌等がないこと，②　新聞，雑誌等に掲載されたもののほとんどが長寿薬等の専ら興味本位の内容で構成されていて，これらが強く読者の注意を惹いてしまい，老化予防，治療薬及びその効果のある化粧品としての「GEROVITALH３」それ自体について格別の印象を与えるようなものではないことにかんがみると，「GEROVITALH３」が，本件商標１の登録出願日（昭和５４年３月２６日）及び登録査定日（昭和５８年１０月７日）の当時において，老化予防，治療薬及びその効果のある化粧品を表すものとして，我が国の取引者及び需要者の間に広く認識されていたとは認められず，また，現在においても，その間ある程度の状況の変化があったにせよ，取引者及び需要者の間に広く認識されるに至っているとは認められない。
そして，被告は，前記ａのとおり，第三者が不正な目的で本件商標１あるいはこれと類似する商標について商標登録を受けてしまうことにより，ルーマニアからのジェロヴィタール化粧品の輸入や日本における販売に支障を来すことがないよう，ルーマニア側の意向を受けて，本件商標につき商標登録出願をし，その登録を受けたものであり，専ら自己の利益を追求しようとして登録出願をしたものではなく，被告のかかる行為が，国際秩序を害し，国際的商業道徳にもとるとはいえない。
ｃ　商標法４条１項１９号について
前記ａ，ｂのとおり，被告が不正の目的をもって本件商標１を使用するとはいえない。
(イ)　知的財産高等裁判所は，平成１７年６月３０日，前記ア(イ)の本件商標権２に係る審決の取消訴訟（平成１７年（行ケ）第１０３２４号）についても，前記(ア)と同様の理由でジェロヴィタール社の請求を棄却した。なお，ジェロヴィタール社は，本件商標権２に関しては，商標法４条１項１５号に関する取消事由の主張をしなかった（乙１４１）。
(ウ)　知的財産高等裁判所は，平成１７年６月３０日，前記ア(ウ)の本件商標権３に係る審決の取消訴訟（平成１７年（行ケ）第１０３３７号）につき，概ね次のとおりの理由でジェロヴィタール社の請求を棄却した（乙１４３）。
ａ　商標法４条１項１０号について
「GEROVITALH３」及びその略称である「GEROVITAL」，「ジェロビタール」が，本件商標３の登録出願日（平成９年５月２日）及び登録査定日（平成１０年８月１９日）の当時において，老化予防，治療薬及びその効果のある化粧品を表すものとして，我が国の取引者及び需要者の間に広く認識されていたとは認められず，また，現在においても，取引者及び需要者の間に広く認識されるに至っているとは認められない。
よって，本件商標３は同号に該当しない。
ｂ　商標法４条１項１５号について
前記ａのとおり，アナ・アスラン博士の氏名，「GEROVITALH３」及びその略称である「GEROVITAL」，「ジェロビタール」は，本件商標３の登録出願日及び登録査定日の当時，我が国の取引者及び需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない。
同商標をその指定商品に使用したとしても，アナ・アスラン博士の発明した商品又はアナ・アスラン博士に関係のある商品と混同を生ずるおそれがあるとは認め難いから，同商標は同号に該当しない。
ｃ　商標法４条１項７号について
前記(ア)ｂと同様に，本件商標３の出願の経緯が著しく社会的相当性を欠き，登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものであるとは認められない。
なお，被告による仮処分命令申立てや通告書の送付行為が社会通念上著しく妥当性を欠き，権利の行使として許される範囲を逸脱しているとは認められず，被告が不当な目的で本件商標の使用をしていると認めることはできないし，「GEROVITALH３」等が，本件商標３の登録出願日及び登録査定日の当時において，我が国の取引者及び需要者の間に広く認識されていたとは認められず，また，現在においても，取引者及び需要者の間に広く認識されるに至っているとは認められない。被告は，専ら自己の利益を追求しようとして登録出願をしたものではなく，被告の行為が国際秩序を害し，国際的商業道徳にもとるとはいえない。
ｄ　商標法４条１項１９号について
前記ａないしｃのとおり，被告が不正の目的をもって本件商標３を使用をするものであるとは認めることができない。


(エ)　知的財産高等裁判所は，平成１７年６月３０日，前記ア(エ)の本件商標権４に係る審決の取消訴訟（平成１７年（行ケ）第１０３３６号）についても，概ね次のとおりの理由でジェロヴィタール社の請求を棄却した（乙１４２）。
ａ　商標法４条１項１０号について
「GerovitalH３Prof.   Dr.AnaAslan」が，本件商標４の登録出願日（平成１４年４月１２日）及び登録査定日（平成１５年２月３日）の当時において，老化予防，治療薬及びその効果のある化粧品ないしその開発者を表すものとして，我が国の取引者及び需要者の間に広く認識されていたとは認められず，また，現在においても，取引者及び需要者の間に広く認識されるに至っているとは認められない。よって，本件商標４は，同号に該当しない。
ｂ　商標法４条１項１５号について
「GerovitalH３」及び開発者アナ・アスラン博士の氏名は，本件商標４の登録出願日及び登録査定日の当時において，我が国の取引者及び需要者の間で広く認識されていたとは認められず，本件商標４を指定商品に使用してもアナ・アスラン博士が発明した商品又はアナ・アスラン博士に関係のある商品と混同を生ずるおそれがあるとは認められない。よって，本件商標４は，同号に該当しない。
ｃ　商標法４条１項７号について
本件商標４の出願の経緯が著しく社会的相当性を欠き，登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものであるとは認められない。なお，被告による仮処分命令申立てや通告書の送付行為が社会通念上著しく妥当性を欠き，権利の行使として許される範囲を逸脱しているとは認められず，被告が不当な目的で本件商標の使用をしていると認めることはできないし，「GEROVITALH３」及びアナ・アスラン博士の氏名が，本件商標４の登録出願日及び登録査定日の当時において，我が国の取引者及び需要者の間に広く認識されていたとは認められず，また，現在においても，取引者及び需要者の間に広く認識されるに至っているとは認められない。被告は，専ら自己の利益を追求しようとして登録出願をしたものではなく，被告の行為が国際秩序を害し，国際的商業道徳にもとるとはいえない。
よって，本件商標４の登録は同号に該当しない。
ｄ　商標法４条１項８号について
同号にいう「他人」は，生存ないし現存するものに限られるところ，アナ・アスラン博士は，本件商標４の登録出願時以前の昭和６３年５月１９日に死亡しているから，同商標は，同号にいう「他人の氏名（中略）を含む商標」に当たらない。
ｅ　商標法４条１項１９号について
前記ａ，ｂのとおり，被告が不正の目的をもって本件商標４を使用をするものであると認めることができない。
２　商標権侵害の成否
前記第２の１(3)ウのとおり，別紙標章目録記載１－１ないし６－４の各標章は，本件商標１ないし３とそれぞれ類似し，同目録記載６－１ないし６－４の各標章は，本件商標４とそれぞれ類似する。そして，原告標章を付した商品が化粧品であり，本件各商標権の指定商品と同一である。
したがって，原告商品の輸入販売行為は，本件各商標と類似する標章を使用するものであって，本件各商標権を侵害するものとみなされる（商標法３７条１号）。
３　争点(1)ア（無効理由の存在を理由とする権利濫用）について(1)　争点(1)ア(ア)（商標法４条１項７号該当性）についてア　商標法４条１項７号は，「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は商標登録を受けることができない旨規定している。同号は，社会の秩序や道徳的秩序を考慮して不登録事由としたものである。そして，商標の構成自体が公序良俗に反する場合のほか，その登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くところがあり，当該商標登録を認めることが商標法の予定する法秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合や，指定商品について当該商標を使用することが他の法律によって禁止され，又は社会公共の利益に反し，社会の一般的道徳観念に反する場合には，同号に該当するものとして当該商標登録は無効とされるべきである。
イ　本件商標１及び２について
前記１(5)認定の事実，とりわけ，①　被告代表者Ａが医薬品である「GEROVITALH３」を開発したアナ・アスラン博士と出会い，被告によるジェロヴィタールＨ３治療を目的とするパックツアーが昭和５４年３月から開始され，また，Ａは，ルーマニア観光省の招待に基づく昭和５３年のルーマニア訪問の際，アナ・アスラン博士から我が国でのジェロヴィタール化粧品の販売を打診されて，ルーマニアの国家機関CHIMIMPORTEXPORTと交渉，契約し，その後にルーマニア観光省の関係者により「株式会社ジーエイチスリールーマニア」と命名されてＡが設立した被告が，ジェロヴィタール化粧品の輸入販売を行うことになったこと，②　被告は，昭和５５年５月２３日，CHIMIMPORTEXPORTとの間で，CHIMIMPORTEXPORTが被告に対し輸入承認及び登録のために必要なジェロヴィタール化粧品の成分処方及び分析方法に関する書類を引き渡すこと，被告は，厳重に秘密を保ち，日本での製品の承認を取得するために必要な試験を実施する目的及び販売の目的のみに使用することなどを内容とする秘密保持契約を締結し，これに基づきCHIMIMPORTEXPORTから成分処方及び分析方法の開示を受けてジェロヴィタール化粧品の輸入販売業等の許可を申請し，薬事法２２条に基づく化粧品輸入販売業の許可を受けたこと，③　被告は，昭和５４年に本件商標１について，昭和５６年に本件商標２についてそれぞれ商標登録出願したものであること，④　被告は，昭和６０年ころ，CHIMIMPORTEXPORTの後身であるCHIMICAと輸入契約を締結してジェロヴィタール化粧品の輸入，販売を開始したが，当時CHIMICAは，被告がこれらの化粧品について唯一の販売代理店であるとみなしていたこと，⑤　被告は，当初，CHIMICAを通じて，ミラージュ社（現在のジェロヴィタール社）及びファーマク社のジェロヴィタール化粧品を輸入していたが，その後上記２社から直接輸入するようになり，平成９年以降は，ファーマク社からの輸入に統一したこと，以上の事実を総合すれば，被告は，第三者が不正な目的で本件商標１及び２又はこれらと類似する商標につき商標登録を受けることにより，ルーマニアからのジェロヴィタール化粧品の輸入や我が国における同化粧品の販売に支障を来すことがないよう，本件商標１及び２につき登録出願をしたものと推認することができる。


そして，前記１(9)のとおり，ジェロヴィタール社の商標法４条１項７号該当を理由とする無効主張は，特許庁でも知的財産高等裁判所でも認められないと判断されたことにも照らし，本件商標１及び２の登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くところがあるということはできない。その他，本件商標１及び２を指定商品に使用することが社会公共の利益に反するなどという事情もない。
ウ　本件商標３及び４について
また，その後に出願された本件商標３及び４についても，本件商標１及び２と同様であり，前記１(9)のとおり，ジェロヴィタール社の商標法４条１項７号該当を理由とする無効主張は，特許庁でも知的財産高等裁判所でも認められないと判断されたことにも照らし，本件商標３及び４の登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くところがあるということはできない。その他，本件商標３及び４を指定商品に使用することが社会公共の利益に反するなどという事情もない。
エ　原告の主張について
(ア)　原告は，「GEROVITALH３」，「GEROVITAL」及び開発者アナ・アスラン博士の氏名が，本件各商標権の登録出願当時に既に世界的に著名であった旨を主張する（前記第３の１〔原告の主張〕(1)）。
しかし，後記(2)のとおり，本件各商標権の登録出願日及び登録査定日のいずれにおいても，「GEROVITALH３」及びその略称である「GEROVITAL」，「ジェロヴィタール」が，我が国の取引者及び需用者の間で，老化予防の治療薬及びその効果のある化粧品を表すものとして，広く認識されていたとはいえないし，またこれらのいずれの時点においても，アナ・アスラン博士の氏名が，「GEROVITALH３」の開発者として，我が国の取引者及び需要者の間で広く認識されていたとはいえない。また，後記４(2)のとおり，世界的にみても，これが周知著名であったということはできない。
そうすると，「GEROVITALH３」等が本件各商標権の登録出願当時に我が国の取引者及び需要者の間で広く認識されていたことを前提とする原告の前記主張は，採用できない。
(イ)　また，原告は，被告が真の権利者であるルーマニアの国家機関の承諾を得ることなく本件商標登録出願を行ったもので，冒認出願である旨を主張する（前記第３の１〔原告の主張〕(2)）。
しかし，商標登録出願に他人の許諾ないし承諾が必要な場合は法定されており（商標法４条１項８号かっこ書参照），その余については同項各号で禁じられるほかは出願人の商標選択の自由があり，他人の許諾ないし承諾を要しないと解すべきである。
また，前記１(2)認定のとおり，ルーマニアにおいては，現在ジェロヴィタール社とファーマク社が指定商品を分割してともに商標権を有しており，同(3)認定のとおり，世界各国における商標権取得の状況を見ても，ジェロヴィタール社のみが正当な権利者であると断定することはできないことからすれば，少なくともファーマク社が本件商標登録出願に異議を唱えていない状況の下においては，ジェロヴィタール社のみが真の権利者であることを前提として，ジェロヴィタール社から承諾を得る必要があるとする原告の前記主張は，採用できない。なお，前記１(5)認定のとおり，被告はルーマニアの国家機関の１つであるCHIMIMPORTEXPORTの担当者の要請を受けて本件商標１及び２の登録出願を行ったもので，ミラージュ社自身も，平成元年当時，被告が本件商標１及び２の登録を受けたことを知りながら異議を唱えなかったことに照らしても，原告の上記主張は採用できない。
(ウ)　原告は，被告が特許庁に対して虚偽の主張をして本件各商標権の登録を受けた旨を主張する（前記第３の１〔原告の主張〕(2)）。ａ　前記１(5)イ(ア)認定の登録異議申立てに対する被告の主張のうち，①　CHIMIMPORTEXPORTとの輸入契約の締結，②　輸入承認及び登録のため必要な書類を引き渡す旨の契約の締結があったことは，前記１(5)ア(イ)認定のとおりであり，これらの点については虚偽の主張とはいえない。
なお，「秘密保管のための合意書」（甲５２）は，確かにCHIMIMPORTEXPORTが被告の商標登録出願に同意したことを直接証明するものではないが，前記のとおり，被告による本件商標の商標登録出願は，CHIMIMPORTEXPORTひいてはルーマニア側の意向に沿うものであったということができるのであり，上記合意書の存在はこのように意向に沿うことを推認させる事実でもあるから，被告が同書面を特許庁に提出したとしても，これをもって虚偽の主張をしたということにはならず，格別に非難されるべきものではない。
また，仮に当時CHIMIMPORTEXPORTが商標権の所有，維持，管理とは無関係であったとしても，共産主義体制下にあったルーマニアにおいて，どの国家機関において商標権を管理するのか，その実態は外部から理解が容易ではないから，被告がCHIMIMPORTEXPORTから商標登録の許諾を得た旨を述べたとしても，そのことをもって登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くところがあるということはできない。


ｂ　他方，CHIMICAを承継したロームファルマ　キム　エス　エー（ROMFARMACHIMS.A.。以下「ロームファルマ」という。）の担当者Ｏ及びＰ作成の回答書（甲５１の２）中には，ジェロヴィタール社のＱ宛て照会（甲５１の１）に対し，Ａが，ロームファルマ側から，日本において個人名義又はＡの会社名義で「GerovitalH３Prof.   Dr.AnaAslan」商標につき登録を受けることの合意や授権を受けていないこと，Ａが，ロームファルマ側から，日本市場において「GerovitalH３Prof.   Dr.AnaAslan」商標の下で商品を排他的に販売する合意を受けていないことの記載があり，この記載は原告の上記主張に沿うものである。しかし，この照会及び回答は，簡単な質問とこれに対する結論のみを示す回答などから構成される書面にすぎず，これを裏付ける従来の経緯についての説明や資料の添付のないものである。また，前記１(5)のとおり，被告は，CHIMICAを通じてジェロヴィタール化粧品を輸入するに当たり，CHIMICAから，我が国向けの化粧品については我が国における唯一の代理店と認められていたことは明らかであるところ，ロームファルマの担当者の上記回答内容はこれと齟齬するものである。そうすると，甲５１の２の上記記載部分は，上記認定事実に反するものであって，これらをにわかに信用することはできない。(エ)　原告は，ルーマニアの当時の商標権者であったCIMCCLは被告の商標登録に対して異議を申し立てており，被告が勝手に本件各商標を取得したことを裏付けている旨を主張する（前記第３の１〔原告の主張〕(2)）。しかし，CIMCCLは，異議申立てにおいて，自らがCIMCCL商標権を有していることを援用していながら，更新登録の出願をせず，商標登録異議の申立ての直後である昭和５７年９月１１日にその存続期間を終了させてしまっていること，被告がCHIMICAからジェロヴィタール化粧品を輸入することにつき，CIMCCLが直接又はCHIMICAを通じて異議を述べるなどした形跡がないことに照らすと，CIMCCLないしルーマニアの国家機関が真に本件商標１の商標登録に異議があったといえるか否か疑問があり，CIMCCLの商標登録異議の申立ての一事をもって，前記認定を覆すことはできない。
なお，この点に関し，原告は，CIMCCLが一旦は登録異議を申し立てておきながら，必要な費用を予測できなかったために，特許庁の審決に対して不服申立てをしなかったとか，ＷＩＰＯへの商標登録によって保護されると考えたなどと弁解するが，不服申立てをしなかった理由としては極めて不合理かつ不十分であって，到底信用できない。
オ　以上のとおり，本件各商標権の登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くところがあるとか，当該商標登録を認めることが商標法の予定する法秩序に反するものとして到底容認し得ないといった事情があるということはできない。そして，他に本件各商標権の登録が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるに足りる証拠はない。
よって，商標法４条１項７号該当を理由とする無効の主張は，理由がない。
(2)　争点(1)ア(イ)（商標法４条１項１０号該当性）についてア　商標法４条１項１０号は，「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて，その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務に使用をするもの」は，商標登録を受けることができない旨規定している。同号は，登録主義を原則とする我が国の商標制度の下において，未登録周知商標との出所の混同を防止し，その結果として先使用者の使用の事実を保護するため，周知商標と同一又は類似の商標であって，使用商品と同一又は類似の商品に使用するものを不登録事由と定めたものである。
そして，同号に違反して登録すべきではなかったといえるか否かは，登録査定時に加えて出願時を基準として判断すべきである（同法４条３項，昀高裁平成１５年（行ヒ）第２６５号同１６年６月８日第三小法廷判決・裁判集民事２１４号３７３頁参照）。すなわち，商標法４条１項１０号所定の不登録事由については，出願時及び登録査定時のいずれにも該当する場合に限り，登録が阻却されるべきである。出願時には広く知られていなかった他人の商標が登録査定時までに周知となって，登録査定時に同号に該当するようになった場合に，同号該当を理由として商標登録を認められなくなるのは出願者に酷であるからである。
イ　本件商標１及び２について


(ア)　本件商標１及び２は，その登録の日から５年以上が経過しているから，これらの各商標の登録が商標法４条１項１０号に反し無効審判請求により無効とされるためには，被告の登録出願が不正競争の目的をもってされたことが必要である（同法４７条）。しかしながら，原告は，同号違反を商標法３９条の準用する特許法１０４条の３に基づくのではなく，権利濫用の抗弁としてこれを主張するものである。商標登録に無効理由が存在し，それが本来登録されるべきでないものであったのにもかかわらず，過誤により登録された場合には，仮に無効審判請求により無効とされることがなくても，そのような無効理由が存在することが明らかな商標権に基づく請求は，衡平に反し，権利の濫用として許されない（昀高裁平成１０年（オ）第３６４号同１２年４月１１日第三小法廷判決・民集第５４巻４号１３６８頁参照）。よって，商標権の設定の登録の日から５年を経過した本件商標１及び２についても，不正競争の目的で商標登録を受けたか否かにかかわらず，商標法４条１項１０号違反の無効理由の存否について判断することとする。(イ)　前記１(8)認定のとおり，「GEROVITALH３」に関係する記事は，「週刊読売」昭和５１年１０月３０日号に初めて掲載されて以来，昭和５２年から昭和５５年までの間，アナ・アスラン博士の来日やジェロヴィタールＨ３治療を目的とするパックツアーを取り上げて，断続的に掲載されたものの，その後はほとんど掲載されなくなり，平成２年以降は新聞，雑誌等でかかる記事が掲載されることがなくなった。しかも，上記の新聞，雑誌等に掲載された各記事の多くは，老化予防の化粧品について直接取り上げるものではなく，その内容は，長寿薬の存在やこれによる不老長寿の効果を大げさに取り上げたり，逆に疑問を投げかけたり，あるいは治療ツアーの費用の高額さやツアーの内容を面白おかしく伝えるなど，専ら興味本位の内容で構成されているにとどまり，ツアーの問い合わせ先として被告の名称や電話番号等が記載されているが，「GEROVITALH３」については，いずれかの者の出所を表示する態様で記載されてはいないものということができる。そして，このような興味本位の内容の記事では，読み物ないし大仰な宣伝として読者の注意をひくだけのものにとどまり，老化予防，治療薬ないしその効果のある化粧品としての「GEROVITALH３」自体やこれを開発したアナ・アスラン博士が，当時取引者ないし需要者に周知となっていることを裏付けるものとはいえない。よって，本件商標１及び２の登録出願時及び登録査定時において，「GEROVITALH３」及びその略称である「GEROVITAL」，「ジェロヴィタール」が，特定の者の出所を示す老化予防の治療薬及びその効果のある化粧品として，我が国の取引者及び需要者の間で広く認識されていたということはできない。
ウ　本件商標権３及び４について
前記１(8)認定の事実によれば，「GEROVITALH３」及びその略称である「GEROVITAL」，「ジェロヴィタール」は，本件商標３の登録出願日（平成９年５月２日）当時においても，登録査定日（平成１０年８月１９日）当時においても，特定の者の出所を示す老化予防の治療薬及びその効果のある化粧品として，我が国の取引者及び需要者の間で広く認識されていたとは認められない。また，同様に，アナ・アスラン博士の氏名が，本件商標４の登録出願日（平成１４年４月１２日）当時においても，登録査定日（平成１５年２月３日）当時においても，「GEROVITALH３」の開発者として，我が国の取引者及び需要者の間で広く認識されていたということはできない。
結局，「GEROVITALH３」及びその略称である「GEROVITAL」，「ジェロヴィタール」，アナ・アスラン博士の氏名は，本件商標３及び４の各登録出願時及び登録査定時においても，特定の者の出所を示す老化予防の治療薬及びその効果のある化粧品ないしその開発者として，我が国の取引者及び需要者の間で広く認識されていたということはできない。
そして，前記１(9)のとおり，ジェロヴィタール社の商標法４条１項１０号該当を理由とする無効主張は，特許庁でも知的財産高等裁判所でも認められないと判断されたことにも照らし，本件商標３及び４が同号に違反して登録されたものとはいえない。
エ　よって，商標法４条１項１０号該当を理由とする無効の主張は，理由がない。
(3)　争点(1)ア(ウ)（商標法４条１項１９号該当性）についてア　商標法４条１項１９号は，「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて，不正の目的（中略）をもつて使用するもの」は商標登録を受けることができない旨規定している。
同号は，国内外で周知又は著名の商標と同一又は類似の商標を不正の目的で使用するものを不登録事由と定めたものである。同号にいう「不正の目的」とは，不正の利益を得る目的，他人に損害を加える目的その他の取引上の信義則に反するような目的をいうものと解すべきである。
イ　前記(1)認定のとおり，被告が本件商標３及び４の登録出願をし，その登録を受けたのは，第三者が不正な目的で同一又は類似する商標につき商標登録を受けることにより，ルーマニアからのジェロヴィタール化粧品の輸入や我が国における同化粧品の販売に支障を来すことがないよう，ルーマニア側の意向を受けて行ったものであり，このような目的を超えて，ルーマニア本国の商標権者等をも排除して自己の利益のために市場の独占を図る目的であったとはいい難い。したがって，被告の本件商標３及び４の出願が不正の利益を得る目的でされたとか，他人に損害を加える目的でされたとか，取引上の信義則に反するような目的でされたなどということはできず，不正の目的があったとはいえない。そして，前記１(9)のとおり，ジェロヴィタール社の商標法４条１項１９号該当を理由とする無効主張は，特許庁でも知的財産高等裁判所でも認められないと判断されたことにも照らし，本件商標３及び４が同号に違反して登録されたものとはいえない。
ウ　よって，原告の商標法４条１項１９号該当を理由とする無効の主張は，理由がない。
(4)　小括
以上のとおり，本件各商標登録に無効理由が存在することを理由とする権利濫用の主張は，いずれも採用することができない。
４　争点(1)イ（無効理由が存在しないとしても本件商標権行使が権利濫用に当たるか否か）について


(1)　仮に，商標登録に商標法４６条１項所定の無効理由が存在しない場合であっても，登録商標の取得経過や取得意図，商標権行使の態様等によっては，商標権の行使が，客観的に公正な競争秩序を乱すものとして権利の濫用に当たり，許されない場合があると解すべきである（昀高裁昭和６０年(オ)第１５７６号平成２年７月２０日第二小法廷判決・民集４４巻５号８７６頁参照）。(2)　原告は，まず，世界的に周知著名な商標と要部を同一にする本件各商標について正当な権利者から許諾を受けることなく，虚偽の事実を主張して自己名義で取得した本件各商標権を行使することが権利濫用に当たる旨主張する（前記第３の４〔原告の主張〕(1)）。
ア　そもそも，前記３(2)イ，ウのとおり，本件各商標の出願時及び登録査定時において，ジェロヴィタール商標は，特定の者の出所を示すものとして，我が国において周知であったとはいい難い。
イ　原告は，ジェロヴィタール商標がジェロヴィタール社であることを示すものとして世界的にも周知著名である旨主張し，多数の証拠を提出する。しかしながら，前記１(8)エ認定の記事等によっても，ジェロヴィタール商標の世界的な周知著名性を認めるに足りない。
ジェロヴィタール商標ないし化粧品が世界的に周知著名であることを立証するために原告が提出した書証の多くは，アナ・アスラン博士の業績等を紹介するものにとどまるか，ジェロヴィタール治療やジェロヴィタール医薬品などを説明するもの等にとどまるのであって（甲３２，８６，８８，９２，９３，９８，１０２ないし１０８，１３８，１８６，１８７など），ジェロヴィタール化粧品の出所が何人であるかを示すもの，とりわけそれがジェロヴィタール社（ミラージュ社）であることを示すものであるとはいえない。なお，ミラージュ社等のパンフレット等（甲８９，９１，１４３ないし１６０，１６２，１６３，１６６，１６８）は，専ら宣伝用に頒布することを目的とする性質のものであって，これらがどの範囲で，どれだけの数量頒布されたのかが不明である以上，これらから直ちに周知著名性を肯定することはできない。
また，ルーマニア厚生省及び国立老人医学研究所発行の「RomanianJournalofGerontology   andGeriatrics」（１９８２年ないし１９８７年，甲９４ないし９７）には，GerovitalH3のヘアローション及びフェイスクリーム（コールドクリーム）の広告が掲載されているが，商品の出所として，同１９８２年Ｎｏ．３第３号，Ｎｏ．４第３号及び１９８５年Ｎｏ．３第３号ではCHIMIMPORTEXPORTが，１９８７年Ｎｏ．４第８号ではCHIMICAが記載されている。また，ルーマニアのANAHOTEL（アナ・ホテル）の案内冊子（甲１６９の１ないし４）には，アナ・ホテルの健康スパでアナ・アスラン博士の考案した治療を受けられる旨が記載されているほか，２００４年６月２９日付の同ホテルの記者発表用資料（甲１６９の５）には，ジェロヴィタール化粧品がジェロヴィタール社及びファーマク社で製造される旨などが記載されている。しかし，これらをもっても，ジェロヴィタール化粧品がジェロヴィタール社（ミラージュ社）のみを表示するものとして，周知著名であったとはいえない。
そうすると，ジェロヴィタール化粧品ないしジェロヴィタール商標が，世界的に，その出所がジェロヴィタール社（ミラージュ社）であるものとして周知著名性を獲得していると認めるに足りないといわざるを得ない。ミラージュ社による１９７４年８月，９月と１四半期の輸出状況に関する書面（甲９９）によれば，ジェロヴィタールトニックローション及びクレンジングミルクを各１万個輸出したなどの記載があり，また１９７２年におけるミラージュ社のジェロヴィタール化粧品の輸出状況に関する書面等（甲１１１，１２２，１２３，１２５ないし１３５），１９８０年におけるCHIMIMPORTEXPORTのジェロヴィタール化粧品のフランス向け輸出状況に関する書面等（甲１１２ないし１２１，１２４），ミラージュ社のファイル「EXPORT1972」（甲１３６）及び化粧品会社「MaculRosuの歴史」と題するファイル（１９７１年４月１４日，甲１３７）によれば，CHIMIMPORTEXPORTないしCHIMICA及びミラージュ社は，一定数のジェロヴィタール化粧品を各国に輸出していることがうかがわれる。他方，ファーマク社のゼネラルマネージャーのＡに対する手紙，Ａの同ゼネラルマネージャーに対する質問書及びこれに対する同ゼネラルマネージャー等の回答書（乙１９，４４）によれば，ファーマク社は２００４年時点で，ルーマニア国内の洗浄乳液，アフターシェイブ，フェイスクリーム，脱毛剤の分野において首位を占めており，ボディクリーム，ハンドクリームの分野においてもColgate-Palmolivc社，Betersdorf社に次いで第３位のシェアを占めていること，ファーマク社は２００３年ないし２００４年ころの時点で，ルーマニア国内及び海外の市場においてジェロヴィタール化粧品につきほとんどのシェアを占めていること（２００３年時点で輸出量の過半。２００４年時点でファーマク社の調査によれば８５パーセント。）が認められる。そうすると，上記のようなミラージュ社の輸出規模をもって，ジェロヴィタール化粧品ないしジェロヴィタール商標が，ミラージュ社ないしジェロヴィタール社を表示するものとして，直ちに世界的な周知著名性を獲得しているとは認め難い。
結局，ジェロヴィタール商標がミラージュ社ないしジェロヴィタール社を示すものとして世界的に周知著名であるとまではいうことができない。ウ　原告は，正当な権利者から許諾を受けずに取得した商標権を行使することは権利濫用に当たると主張し，その前提として，正当な権利者であるCIMCCLから許諾を得るべきであったところ，被告はCIMCCLの許諾を得ず，虚偽の主張をして商標権を取得した旨主張する。
(ア)　本件商標１及び２の出願当時，仮にルーマニアの国家機関であるCIMCCLがルーマニアにおける正当な権利者であったとしても，被告は，本件商標登録出願に当たり，同じくルーマニアの国家機関であるCHIMIMPORTEXPORTの意向を受け，その協力を得ていたことは，前記１(5)のとおりである。そして，同じくルーマニアの国家機関であるCIMCCLは，後に登録異議の申立てをしたが，CIMCCL商標権を援用しながら，更新登録の出願をしないまま，商標登録異議の申立ての直後にその存続期間を終了させてしまっていること，被告がCHIMIMPORTEXPORTないしCHIMICAからジェロヴィタール化粧品を輸入することにつき，CIMCCLが直接又はCHIMIMPORTEXPORTないしCHIMICAを通じて異議を述べるなどした形跡がないことに照らすと，当時のCIMCCLが真に被告の本件商標１の登録出願に異議を有していたか不明というほかはない。そして，CIMCCLが特許庁の決定に対し不服申立てをしなかったことに照らし，結局はそれ以上異議を述べないことにしたものと推認せざるを得ない。
そうすると，CIMCCLから商標権取得について許諾を得る必要まではなかったというべきである。


(イ)　なお，原告は，被告が虚偽の事実を主張して本件商標権１及び２を取得した旨主張する。前記３(1)エ(ウ)ａに述べたのと同様に，「秘密保管のための合意書」（甲５２）は，確かにCHIMIMPORTEXPORTが被告の商標登録出願に同意したことを証明するものではないが，前記(ア)のとおり，被告による本件商標１及び２の商標登録出願は，CHIMIMPORTEXPORTひいてはルーマニア側の意向に沿うものであったということができるのであり，上記合意書の存在はこのように意向に沿うことを推認させる事実でもあるから，被告が同書面を特許庁に提出したとしても，虚偽の主張をしたということにはならず，格別に非難されるべきものではない。仮に，当時CHIMIMPORTEXPORTが商標権の所有，維持，管理とは無関係であったとしても，共産主義体制下にあったルーマニアにおいて，どの国家機関において商標権を管理するのか，その実態は外部から理解が容易ではないから，被告がCHIMICAから商標登録の許諾を得た旨を述べたとしても，そのことをもって出願の目的が不正であるとか，商標権の行使が権利濫用に当たるとはいい難い。(ウ)　本件商標権１及び２に基づく差止め及び損害賠償等の請求が権利の濫用といえない以上，仮に本件商標権３及び４に基づく請求が権利の濫用として許されないとしても，結論に影響しないが，念のため本件商標権３及び４についても判断する。
ルーマニアにおける「GerovitalPlant」に係る商標権は，ファーマク社のみに帰属し，ジェロヴィタール社には帰属していない（乙３０，４４）。また，アナ・アスラン博士の氏名をジェロヴィタール社のみが独占して使用できる根拠もない。そして，本件商標３及び４の出願当時には，ルーマニアにおけるジェロヴィタール商標に係る権利が指定商品ごとに分割され，かつ，被告はその一方であるファーマク社からジェロヴィタール化粧品を輸入していたものである。したがって，少なくともファーマク社は本件商標３及び４の出願に異議はなかったと解される。他方，ジェロヴィタール社が被告の本件商標権３及び４の取得に異議を述べ始めたのは，前記１(6)ア(イ)のとおり，同社がＧＯＴとの独占販売代理店契約を締結した平成１４年１０月３日以降のことであって，本件商標３及び４の登録出願後のことであったものである。
したがって，本件商標３及び４の登録出願について，ルーマニアにおける権利者の意向に反したものであるとか，不正な利益を上げるためのものであったということはできない。
(エ)　そして，被告が本件各商標権の登録出願をし，その登録を受けたのは，第三者が不正な目的で同一又は類似する商標につき商標登録を受けることにより，ルーマニアからのジェロヴィタール化粧品の輸入や我が国における同化粧品の販売に支障を来すことがないよう，CHIMICA又はファーマク社ひいてはルーマニア側の意向を受けて行ったことは，前記３(1)判示のとおりである。したがって，商標登録出願過程ないし商標登録異議の申立ての審査における被告の行為をもって，権利濫用を基礎付けるものと評価することはできない。
(3)　原告は，次に，ルーマニアないし国家機関と特殊な関係があることを標榜していた被告がかつての輸入元からの真正な商品の輸入行為を差し止めることが権利濫用に当たる旨主張する（前記第３の４〔原告の主張〕(2)）。ア　前記１(5)認定のとおり，被告は，当初CHIMICAからミラージュ社（現在のジェロヴィタール社）及びファーマク社が製造したジェロヴィタール化粧品を輸入し，平成４年ころから平成９年ころまでは上記２社から直接輸入し，平成９年ころ以降はファーマク社のみから輸入するようになったものである。また，前記１(2)認定のとおり，ルーマニアにおいても，ジェロヴィタール商標は，ミラージュ社とファーマク社の双方に分割して譲渡されており，かつ分割後の各商標権に係る指定商品は，一応は区分がされているものの，クリーム類等である点において共通するところが多く，一般の取引者及び需要者において両者の化粧品を厳格に峻別していたとはいい難いものである。また，前記１(3)認定のとおり，世界各国における商標登録の状況を見ても，ミラージュ社ないしジェロヴィタール社のみが正当な権利者であるというわけではない。そうすると，仮に，被告が輸入していた化粧品の種類が，本来ルーマニアにおいてはミラージュ社の商標権の指定商品の区分に属すべきものが多かったとしても，ジェロヴィタール化粧品が表す出所がミラージュ社のみであったとはいえない。
のみならず，前記３(2)判示のとおり，「GEROVITALH３」等は，我が国の取引者及び需要者の間において，そもそも特定の者の出所を表すものとして周知性を有していない。
イ　また，被告による商標権行使の態様をみると，前記１(7)認定のとおり，被告の原告商品を取り扱い又は広告した者等に対する通告は，相当広範囲かつ入念なもので，厳しいものであるが，その内容は，原告の行為が商標権侵害に当たり，原告との間で訴訟等が係属中であることを述べた上，通告された相手方に商標権侵害とならないよう注意喚起するものである。そして，被告は，ＧＯＴに対して仮処分を申請し，原告に対して仮処分及び本訴を提起したほかは，他の取引先に対し，本件各商標権に基づく権利行使をしていない。
原告の原告標章使用行為が，本件各商標権と商品が同一で，商標が類似であるものに使用されている上，商標登録に無効理由が存在しないことからすると，被告によるこれらの告知行為が社会通念上著しく妥当性を欠き，権利の行使として許される範囲を逸脱しているとまではいえない。
したがって，被告の権利行使の態様をもって，商標権行使が権利濫用を基礎付けるものと評価することはできない。
ウ　原告の輸入元がルーマニアにおける権利者の一人であるジェロヴィタール社であり，被告自身，かつて同社の前身であるミラージュ社からジェロヴィタール化粧品を輸入していた関係にあったとしても，被告からジェロヴィタール社そのものに対する権利行使に信義則上許されない場合があることは格別，これと別法人の原告に対して権利行使することが直ちに権利の濫用に当たるとまでは言い難い。すなわち，まず前記３判示のとおり，被告の本件各商標登録に原告主張の無効理由はなく，その権利取得過程に違法性があるわけではない。そして，前記１(5)アによれば，被告はルーマニアの国家機関の一つであるCHIMICAから唯一の販売代理店とみなされてジェロヴィタール化粧品の輸入を開始して２０年以上になるところ，被告がミラージュ社からの輸入を打ち切ったのには一応の合理性が認められる。


そして，被告は２０年にわたってジェロヴィタール化粧品の輸入を継続している以上，自ら本件各商標を使用し続ける必要性がある。また，前記１(3)のとおり，ルーマニアにおいてジェロヴィタール社とファーマク社が競争関係にあり，各国においてそれぞれ商標権を取得した者がその国における販売を行っているという関係にある（乙３０）。そして，前記１(6)のとおり，ＧＯＴ側は，当初ジェロヴィタール社から被告に輸入されたジェロヴィタール商品を独占的に販売する取引形態を持ち掛けてすらいたものである。他方，ルーマニアにおいて，ジェロヴィタール社は２００３年ころにファーマク社を不正競争を理由に刑事告訴し，逆にファーマク社は２００５年５月ころにジェロヴィタール社を不正競争及び偽造を理由に刑事告訴するなど，現在ジェロヴィタール社とファーマク社はジェロヴィタール商標を巡って係争中である（甲１０１，２４１，２４２，乙１２８）。これらの諸事情に照らすと，被告が，我が国において，ジェロヴィタール商標を付した化粧品を被告以外の者が輸入，販売する行為に対して商標権を行使して差止め等を請求したとしても，それが社会的にみて相当でないとか，信義則や商業秩序に反するなどとまではいうことができず，この点をもって，権利濫用を基礎付けるものと評価することはできない。
(4)　原告は，さらに，原告商品こそがジェロヴィタール商標を付して販売できる商品であることを熟知しながら，その輸入販売の差止めを請求することが権利濫用に当たる旨主張する（前記第３の４〔原告の主張〕(3)）。前記１(2)のとおり，ルーマニアにおけるファーマク社の商標権の指定商品の構成はプロカイン（ノボカイン）の含有が要素となる化粧品であるが，弁論の全趣旨によれば，我が国のみならず他の国においてもプロカインを含有する化粧品については製造販売の認可がなされないことが認められる。他方，我が国において，本件各商標権の指定商品においては，いずれもプロカインの含有が要素となっていない。
そうすると，被告がかかる禁止成分を含まない化粧品を輸入，販売しているからといって，ルーマニアにおける商標権に関する問題が生じることがあることは格別，このことをもって，我が国における商標権について，権利濫用を基礎付けるものと評価することはできない。
(5)　小括
前記(2)ないし(4)のとおり，原告の権利濫用の主張はいずれも採用できない。また，これらの事情を総合して検討しても，被告の原告に対する商標権行使が権利濫用に当たり許されないとまではいえない。
５　争点(2)（不正競争防止法２条１項１４号に基づく請求）について被告が告知・流布した内容は，前記１(7)イのとおりであるところ，原告の行為が商標権侵害に当たる旨の告知が虚偽といえないことは上記２ないし４判示のとおりであり，また原告との間で紛争があり，訴訟等が係属中であることも虚偽の事実ということはできない。
そうすると，被告の行為が虚偽の事実の告知，流布に当たるということはできないから，原告の不正競争防止法２条１項１４号に基づく主張は，その余の点について判断するまでもなく，理由がない。なお，被告によるこれらの告知・流布行為が社会通念上著しく妥当性を欠き，権利の行使として許される範囲を逸脱しているということもできない。
６　争点(3)（商標権侵害に基づく請求）について
(1)　差止め及び廃棄請求について
前記２のとおり，原告商品の輸入販売等の行為は本件各商標権を侵害するものとみなされるものであり，前記３，４のとおり，被告の権利行使が権利濫用に当たるとはいえないから，商標法３６条により，当該行為の差止め及び廃棄請求は理由がある。
(2)　謝罪広告請求について
被告は，原告が大々的に記者会見を行ったり，ルーマニア大使館宛に被告の営業活動を妨害する文書を送付させるなどしたから，自らが被った業務上の信用を回復するためには謝罪広告が必要であると主張するが，かかる事情によっても侵害行為の差止めや損害賠償のみでは填補できない業務上の信用の低下があったとはいい難い。
よって，原告による謝罪広告の掲載が必要であるとはいえない。
(3)　損害賠償請求について
ア　過失の有無
原告は，商標権侵害行為につき過失があったものと推定される（商標法３９条により準用される特許法１０３条）。そして，かかる過失の推定を覆すに足りる原告の反証はないから，原告は，商標権侵害により被告が被った損害を賠償すべきである。
イ　商標法３８条１項の適用の可否について


(ア)　商標法３８条１項は，侵害者の譲渡した商品の数量に，商標権者がその侵害行為がなければ販売することができた商品の単位当たり利益の額を乗じて得た額を，商標権者の使用の能力に応じた額を超えない限度において，商標権者の受けた損害の額とすることができる旨規定している。この規定の趣旨は，商標権を侵害する商品が販売されることによって商標権者の商品の販売が減少するという関係，すなわち侵害商標を付した商品が販売されていなければ需要が商標権者の商品に向けられたであろうという市場における代替関係を認め得る事情が存在する場合であっても，商標権を侵害する商品の販売によって減少した商標権者の販売数量を立証することが実際には困難であることに鑑み，その立証の困難を救済することにあると解される。このような規定の趣旨からすれば，同項による損害の算定し，「その侵害行為がなければ商標権者が自己の商品を販売することができた」というためには，侵害行為を組成した商品と商標権者の商品との間において，市場における代替関係が存在することが前提となるというべきである。ところで，商標権は，商標それ自体に当然に商品価値が存在するのではなく，商品の出所たる企業等の営業上の信用等と結び付くことによって初めて一定の価値が生ずるものであり，この点を抜きにして侵害行為を組成した商品と商標権者の商品との間に当然に代替関係が成立するということはできない。また，侵害行為を組成した商品と商標権者の商品とでは，商品自体の性能や効用及び販売の態様等が異なる場合もあり得るところ，そのような場合にも，侵害行為を組成した商品が販売されていなければ，需要が商標権者の商品に向けられ，商標権者の商品が購入されたという関係が当然に成り立つということはできない。そうすると，商標法３８条１項所定の「商標権者がその侵害行為がなければ販売することができた」か否かについては，商標権者が侵害行為を組成した商品と同一の商品を販売しているか否か，販売している場合，その販売の態様はどのようなものであったか，当該商標と商品の出所たる企業の営業上の信用等とどの程度結びついていたか等を総合的に勘案して判断すべきである。(イ)　本件についてこれを見るに，被告は，２０年にわたりジェロヴィタール化粧品を輸入販売して，ルーマニアにおける輸出元とともに営業上の信用を築き上げたものであるところ，原告商品及び被告商品は，いずれも老化防止を目的とするアンチエージングを謳ったルーマニア製の基礎化粧品であり，商品としての範疇が同一である（乙５０，５７ないし６０，１０４の１ないし１３）。そして，原告商品と被告商品は，いずれも市場及び需要者が，一般の化粧品消費者，美容室，エステティックサロンなどであって，市場において競合する（乙６４，８６，弁論の全趣旨）。また，被告の取引先であった美容室ピュアノアや美容室ヘアワークスよしろうが被告商品から原告商品に切り替えたり，消費者が原告商品を被告商品と混同して問い合わせをしてきたこと（乙１３６，１３７）などの事実によれば，現実に市場における競合が生じたものということができる。よって，原告商品と被告商品との間において，対応する商品のないセルライトクリームを除き，代替関係が存在するということができる。(ウ)　原告は，被告商品と原告商品とでは，①　重要な有効成分であるプロカイン誘導体を含有するか否かの点において相違する，②　トニックローションでは価格差が大きい，③　容器外観のデザイン，材質など，購買意欲を刺激する要素が大きく異なる，④　販売先が異なるから，対象とする市場，需要者，営業活動の範囲が異なるなどと主張する（前記第３の８〔原告の主張〕(1)）。ａ　しかしながら，プロカイン（ノボカイン）は我が国では化粧品に使用できず，これを含有する化粧品を我が国に輸入することはできないから，被告商品についてもこのような禁止成分は含まれていないと推認され（弁論の全趣旨），かかる成分を含有しないことを理由に市場代替性を否定することはできない。ｂ　原告商品の平成１６年４月当時の小売価格と同年の被告商品の小売価格は，①　原告のクレンジングミルクが１００ｍｌ入りのもので８５００円（税抜き価格。以下この項において同じ。），１５０ｍｌ入りのもので１万円であるのに対して被告のクレンジングミルク（２００ｍｌ入り）が６０００円（１００ｍｌ当たり３０００円，１５０ｍｌ当たり４５００円），②　原告のトニックローションが１００ｍｌ入りのもので７５００円，１５０ｍｌ入りのもので９０００円であるのに対して被告のフェイスローション（２００ｍｌ入り）が１万円（１００ｍｌ当たり５０００円，１５０ｍｌ当たり７５００円），③　原告のナリシング　ナイトクリーム（５０ｍｌ入り）が１万８０００円，リンクルクリーム（３０ｍｌ入り）が２万５０００円であるのに対して被告のプラント　ナリシングクリーム（５０ｍｌ入り）が１万円（３０ｍｌ当たり約６０００円），④　原告のモイスチャーライジングデイクリーム（５０ｍｌ入り）が１万８０００円であるのに対して被告のフェイスクリーム（５０ｍｌ入り）が１万５０００円，⑤　原告のアイ　スージング　クリーム（３０ｍｌ入り）が２万３０００円であるのに対して被告のアイクリーム（１５ｍｌ入り）が８８００円（３０ｍｌ当たり１万７６００円），⑥　原告のヘアローション（容量不明。ジェロヴィタール社とＧＯＴとの間の排他的供給契約書（甲１４）の別表では２００ｍｌ入りとされている。）が１万２０００円であるのに対して被告のヘアローション（２００ｍｌ入り）が１万５０００円である（甲１４の１，２４０の３，乙５７ないし６０，１２９）。このように，原告商品は同容量の被告商品と比較すると，ヘアローションは原告商品の方が被告商品よりやや低い価格が付されているが，リンクルクリームを除く原告商品は，被告商品の１．２倍ないし約２．８倍の価格が付されている。原告商品と被告商品が属する商品の範疇にかんがみると，この程度の価格差は，市場を異にするほど大きなものではないということができる。ｃ　原告商品及び被告商品の容器外観は，いずれも通常の化粧品のそれを大きく逸脱するほどのものではないから（乙５０，５７ないし６０，１０４の１ないし１３），両者の容器外観の違いは市場代替性に影響を与えるほどのものではない。
ｄ　前記のとおり，原告商品も被告商品も老化防止を目的とするアンチエージングを謳ったルーマニア製の基礎化粧品であり，同様の市場，需要者を相手に販売するものである。そうすると，原告商品と被告商品の価格差や販売ルートの差も市場代替性を否定するほど大きなものではない。


ｅ　以上によれば，本件においては，原告の主張する上記事情は，商標法３８条１項の適用を否定すべき事情ということはできない。よって，原告商品が販売されていなければ，商標権者である被告が被告商品を販売することができたというべきであり，商標法３８条１項を適用すべきである。(エ)　他方，以下の事情は，同項ただし書所定の「譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を商標権者（中略）が販売することができないとする事情」として考慮すべき事情に当たるものと解される。
すなわち，原告は，合計約１４４０万円の広告宣伝費を投じ（被告が平成１５年及び同１６年に支出した広告宣伝費約１８８万円の約７．７倍），記者発表を行って商品を大々的に売り出し，原告商品がテレビや雑誌に取り上げられたものであり，フジテレビで放映された平成１５年１１月の月間売上げが昀も多く（同年１０月の月間売上げの３倍強），集中的に広告宣伝費を投じて営業活動を行った同年５月ないし７月は，直前の同年４月の月間売上げの約１．８倍ないし約２．８倍の月間売上げを上げている（甲８４，２４０）。このように，原告が多大な広告宣伝費を費やして原告商品を販売したもので，売上げが広告宣伝に伴って伸びていることによれば，原告商品の譲渡には原告の広告宣伝等の営業努力に起因する部分が大きいと考えられる。よって，被告商品１個分の容量当たりの原告商品の譲渡数量の２分の１に相当する数量については，被告が「販売することができないとする事情」があるものというべきである。(オ)　よって，以下，対応する被告商品のないセルライトクリームを除く商品については，商標法３８条１項に基づき，セルライトクリームに関しては同条３項に基づき，損害額を算定する。
ウ　譲渡数量
前記１(6)ウのとおり，原告が平成１５年２月１５日から平成１６年５月６日までにジェロヴィタール社から輸入し譲渡した，原告標章を付した化粧品（セルライトクリームを除く。）の個数は，別表１（別紙譲渡数量計算表）の該当欄記載のとおりである（なお，原告が輸入した化粧品の数量から，在庫の数量を減じた数量をもって，譲渡数量とした。）。
原告商品と被告商品の１個当たりの容量が異なるから，原告商品の譲渡数量を，対応する被告商品の種類及び容量に応じ，被告商品１個分の容量当たりの数量に引き直して算出すると，同別表の「被告商品１個分の容量当たりの原告の譲渡数量」欄記載のとおりとなり，セルライトクリーム以外の原告商品について，ここから商標法３８条１項ただし書にいう「販売することができないとする事情」である２分の１の数量を控除すると，同別表の「当裁判所の判断」欄記載のとおりとなる。
エ　単位数量当たりの利益の額
(ア)　被告の平成１５年度（平成１４年１１月１日ないし平成１５年１０月３１日）及び同１６年度（平成１５年１１月１日ないし平成１６年１０月３１日）における化粧品に関する変動経費は，別表２（販売費及び一般管理費計算表）の「化粧品」欄記載のとおりであり，その合計額は，同別表の各「化粧品変動経費合計額」欄記載のとおりである（乙１３０，１３２ないし１３４）。よって，これらの期間における限界利益は，化粧品売上高から化粧品仕入高及び変動経費合計額を減じた額となるから，その限界利益率は，別表３（限界利益率計算表）の各「限界利益率」欄記載のとおり，平成１５年度は５５．０１パーセント，同１６年度は４１．２６パーセント（小数点第３位以下四捨五入。以下同じ。）となる。上記期間は２年間と極めて短期間である上，平成１５年度の限界利益率と同１６年度の限界利益率とは大きく異なるから，損害額の算定に関しては，控え目に，小さい方の率である４１．２６パーセントを採用する。(イ)　被告商品の譲渡単価は，別表４（譲渡単価計算表）の「譲渡単価」欄記載のとおりであり（弁論の全趣旨），被告商品の種別に応じた商品１個当たりの限界利益額は，これにそれぞれ４１．２６パーセントを乗じた，別表５（限界利益額計算表）の「１個当たり限界利益額・当裁判所の判断」欄記載のとおりとなる。
(ウ)　原告は，自己の事業は高級化粧品の販売であり，専門の営業担当者を雇用するなど人的な販売体制を確保することが必要不可欠で，給与手当等の人件費は被告が化粧品を販売するために必要不可欠な人的投資であるから，変動経費に当たり，変動経費として売上高から控除することが必要である旨を主張する。しかし，売上げを伸ばすために従業員等を増やしたり，教育・訓練を施すために余分な出費が通常必要であるのは高級化粧品の販売に限られないところ，人件費の伸びが直ちに対象となる商品の売上げにつながるとはいえず，むしろ売上げの増減にかかわらず人件費の支出が必要であるのが通常である。被告において，人件費の増加が売上げの増加と比例するような特別な関係を見出すことはできないから，原告の上記主張は採用できない。
また，原告は，租税公課，修繕費，減価償却費，顧問料，リース料についても，変動経費として売上高から控除すべきである旨を主張する。しかし，これらはいずれも売上げの増減と関係なく発生し得る性質のものであるというべきであるから，限界利益額の算出に当たって売上げから控除すべき費目とはいえない。さらに，原告は，化粧品を売り出すために高額の広告宣伝費が必要であったから，相当な広告宣伝費を変動経費として売上げから控除すべきである旨を主張する。しかし，原告において多額の広告宣伝費の支出が必要であったのは，原告が新規に化粧品市場に参入する業者としてブランドイメージの早期確立が必要であったためにすぎないものと推認でき，かかる原告の主張を採用することはできない。
オ　損害額
(ア)　セルライトクリーム以外について
前記エの１個当たり限界利益額に前記ウの原告の譲渡数量を乗じると，別表６（損害額計算表）の(1)の「１種類当たり利益額・当裁判所の判断」欄記載のとおりとなり，合計９４２万７４８０円である。
(イ)　セルライトクリームについて
セルライトクリームについては，被告商品にはこれに厳密に対応するものがないので，商標法３８条３項により，同商品への本件商標使用につき被告が原告から受けるべき金銭の額を計算することとする。
有限会社カレントの運営する楽天市場の通信販売のホームページ「RICHcosmeticdepartment   store」では，原告のセルライトクリームが，定価２万５０００円，リッチ価格１万８９００円で販売されているから（乙１２７），原告のセルライトクリームの譲渡単価は，被告の主張する１万７５００円を下らないものと認められる（弁論の全趣旨）。


また，被告商品の性格，市場の状況その他本件に現れた事情を総合勘案すると，被告が受けるべき金銭の相当割合は，上記譲渡代金の３パーセントとみるのが相当である。
そうすると，原告のセルライトクリームの輸入，販売によって生じた被告の損害は，別表６（損害額計算表）の(2)のとおり，この譲渡単価に譲渡数量（前記１(6)ウのとおり，５００個と認める。）及びかかる割合を乗じた２６万２５００円となる。
(ウ)　結局，原告商品の輸入，販売行為によって被告に生じた損害は，上記(ア)(イ)の合計額である９６８万９９８０円となる。
カ　弁護士費用等
原告による商標権侵害行為と相当因果関係のある，原告が負担すべき被告の弁護士費用等の訴訟追行に必要な費用の相当額は，本件訴訟の事案の性格，知的財産権訴訟であることによる難易度，ルーマニア語による書証の提出等の訴訟に現れた一切の諸事情を総合勘案すると，１５０万円をもって相当というべきである。
キ　損害額の合計
以上によれば，原告の商標権侵害による損害額は，上記オ及びカの合計１１１８万９９８０円である。
７　争点(4)（不当訴訟に基づく請求）について
(1)　訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは，当該訴訟において提訴者が主張した権利又は法律関係が事実的，法律的根拠を欠くものである上，提訴者がそのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど，訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解される（昀高裁昭和６０年(オ)第１２２号同６３年１月２６日第三小法廷判決・民集４２巻１号１頁）。商標権者が提訴者の行為につき商標権侵害である旨の告知・流布をしたことに対し，自己の行為が商標権侵害に当たらないとの見解に立って，商標権者の告知・流布行為が不正競争防止法２条１項１４号に該当すると主張して差止め及び損害賠償請求の訴えを提起した場合に，商標権者の告知・流布行為が同号所定の不正競争行為に当たらないと判断されて，上記請求が棄却されたときであっても，その一事をもって訴えの提起が商標権者に対する違法な行為であるということはできない。
なぜなら，訴えを提起する際に，提訴者において，自己が主張しようとする権利の事実的，法律的基礎につき，高度の調査，検討を要するものととすると，裁判制度の自由な利用が著しく阻害される結果となり，提訴者の裁判を受ける権利を害することになるからである。
とりわけ，本件において被告の告知・流布行為が不正競争行為に当たるか否かの判断において重要なのは，被告の本件各商標権に無効理由が存在するか否かであるところ，当該商標権に無効理由が存在するか否かは，極めて専門的な事項である。
そうすると，当該訴えに事実的，法律的根拠が全くなく，原告において被告の行為が不正競争行為に当たらないことが明らかであることを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たにもかかわらず，あえて訴えを提起した場合でない限り，訴えの提起が違法な行為に当たるとはいえないものと解される。(2)　被告は，原告がジェロヴィタール社からの化粧品の輸入を開始する前に，被告の本件各商標権を認識していたから，被告の商標権を侵害することを認識しながら，本訴を提起したもので，被告に対する不法行為に当たるなどと主張する。しかし，前記１(6)認定のとおり，原告は，ルーマニアにおける商標権者の１人であるジェロヴィタール社との間の我が国において「GEROVITALH３Prof.   Dr.A.Aslan」を使用する権利を有することを内容とする契約上の地位を譲り受け，また原告はジェロヴィタール社との間で我が国で「GEROVITALH３Prof.   Dr.A.Aslan」を商標登録できるよう昀善の努力を尽くす旨を合意したものである。そして，原告が本訴を提起したのは，前記１(7)認定のとおり，被告がＧＯＴに対する仮処分命令を申し立てたため，ＧＯＴから契約上の地位を承継した原告にとって，その対抗上必要であったからであると推認できる。また，前記１(5)の登録異議申立ての理由と本訴の請求原因とはその構成が異なり，前者が成り立たないからといって後者の理由が当然に成り立たないという関係には立たず，前者を調査すれば本訴提起に理由がないことを容易に知り得たとはいい難い。そして，被告が税関に対して輸入差止めを申し立て，これが認められたからといって，遡って本訴提起に理由のないことが明らかになり，これが違法になるわけでもない。(3)　そうすると，裁判を受ける権利の重要性にもかんがみると，原告による本訴提起に事実的，法律的根拠が全くなく，原告がそのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて本訴を提起したなど，本訴提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くとまではいい難い。結局，原告の本訴提起が被告に対する不法行為を構成するということはできない。
８　結論
以上のとおり，原告商品の輸入販売等の行為は被告の商標権を侵害する行為であるから，被告の原告に対する商標権に基づく差止め及び廃棄請求は理由がある。また，被告の原告に対する商標権侵害に基づく損害賠償請求は主文掲記の金額の限度で理由があり，その余は理由がない。被告の原告に対する謝罪広告の掲載請求及び不当訴訟を理由とする損害賠償請求は理由がない。他方，被告の告知・流布行為が不正競争行為に当たるとはいえないから，原告の被告に対する本訴請求は理由がない。
以上の次第で，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４７部
裁判長裁判官　　　　　　髙　　部　　眞　　規　　子
裁判官　　　　　　中　　島　　基　　　　　至
裁判官　　　　　　田　　邉　　　　　　　　実
（別紙）
標　章　目　録
１－１
１－２
１－３
２－１
２－２
３－１
３－２
３－３
４－１
４－２
４－３
６－１
６－２
６－３
６－４
（別紙）
商　品　目　録


１　乾燥肌用保湿日中用クリーム（モイスチャライジング　デイクリーム・ドライスキン用）
２　乾燥肌用夜用栄養クリーム（ナリッシング　ナイト　クリーム・ドライスキン用）
３　目もと用クリーム（リンクル　ディファイング　クリーム）４　目用沈静化クリーム（アイ　スージング　クリーム）５　乾燥肌用強壮化粧水（トニック　ローション・ドライスキン用）６　乾燥肌用洗顔乳液（クレンジング　ミルク・ドライスキン用）
（別紙）
商　標　権　目　録
１　登録番号　　　第１６６９９２５号
出願番号　　　昭和５４－０２１６４５
商標
登録年月日　　昭和５９年３月２２日
出願年月日　　昭和５４年３月２６日
類別　　　　　旧第４類
指定商品　　　化粧品，その他本類に属する商品
権利者　　　　株式会社ジーエイチスリールーマニア
２　登録番号　　　第１９５０７２７号
出願番号　　　昭和５６－０８４１９７
商標
登録年月日　　昭和６２年４月３０日
出願年月日　　昭和５６年１０月８日
類別　　　　　旧第４類
指定商品　　　せっけん類（薬剤に属するものを除く），歯みがき，化粧品
（薬剤に属するものを除く），香料類
権利者　　　　株式会社ジーエイチスリールーマニア
３　登録番号　　　商標第４２１４３１９号
商標
登録年月日　　平成１０年１１月２７日
出願年月日　　平成９年５月２日
類別　　　　　第３類
指定商品　　　せっけん類，香料類，化粧品，歯磨き
権利者　　　　株式会社ジーエイチスリールーマニア
４　登録番号　　　商標第４６５８４６６号
商標
登録年月日　　平成１５年４月４日
出願年月日　　平成１４年４月１２日
類別　　　　　第３類
指定商品　　　家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつげ用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽
石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
権利者　　　　株式会社ジーエイチスリールーマニア
（別紙）
謝罪広告目録
謝罪広告
当社は，ルーマニア法人ジェロヴィタール　コスメティクス　エス　エーとともに，貴社の登録商標「ジェロビタールＨ３」，「アナアスラン」と呼称が同一である「ジェロビタールＨ３」，「アナアスラン」等を付した化粧品の販売，輸入をしておりましたが，右各標章はいずれも貴社の商標権を侵害するものであり，当社商品が貴社商品であるかのような印象を一般消費者に与え貴社の営業上の利益を害する行為を行いました。今後は，このような商標権侵害行為を決して行わないことを誓約し，ここに謹んで陳謝の意を表します。
（所在地省略）
株式会社ヴァリーエントランス　　代表者代表取締役　Ｇ
株式会社ジーエイチスリールーマニア　御中
掲載条件
読売新聞，朝日新聞の各紙全国版社会面広告欄に各１回ずつ大きさ　５センチメートル×２段ぬき　見出し及び反訴原告名は倍活字
（別紙）
ジェロヴィタール商標目録
１２３４５６７８９
（別表１）　　　　譲渡数量計算表
商品名容量（ｍｌ）輸入数量
（個）在庫数量
（個）譲渡数量
（個）
対応する被
告商品の容
量（ｍｌ）
被告商品１個
分の容量当た
りの原告の譲
渡数量（個）
クレンジングミルク1001,500   361,464200   732クレンジングミルク150300   2298200   224トニックローション1001,860   271,833200   917トニックローション150600   52548200   411ナイトクリーム503,741   353,70650   3,706リンクルクリーム302,624   382,58650   1,552デイクリーム501,934   791,85550   1,855アイクリーム301,400   261,37415   2,748ヘアローション不明600   44556200   556セルライトクリーム不明500   0500なし（注１）被告商品のマスクに対応する原告商品はない。（注２）ジェロヴィタール社とGOTとの間の排他的供給契約書（甲１４）の別表では，ヘアローションの容量は２００ｍｌとなっている。
（別表２）　　販売費及び一般管理費計算表
（平成１４年１１月１日ないし平成１５年１０月３１日）
費用内訳
費目合計額（円）固定費（円）   化粧品（円）旅行（円）給与手当20,216,80020,216,800   00
退職金481,000481,000   00
法定福利費2,171,3102,171,310   00福利厚生費218,206218,206   00
雑給120,000120,000   00
広告宣伝費824,0460   824,0460
荷造運賃360,3300   360,3300
販売促進費62,6420   62,6420


業務委託料4,095,5960   4,095,5960水道光熱費107,423107,423   00消耗品費2,294,8300   2,294,8300地代家賃1,207,4701,207,470   00保険料527,5580   477,78849,770
修繕費655,072655,072   00
租税公課743,900743,900   00
原価償却費1,438,8251,438,825   00接待交通費1,353,0280   1,353,0280旅費交通費6,556,7530   6,263,243293,510通信費1,738,3060   1,738,3060顧問料1,997,5271,997,527   00
会議費272,237272,237   00
図書費93,06393,063   00
リース料392,964392,964   00
雑費4,066,1300   3,967,99398,137小計51,995,01630,115,797   21,437,802441,417
化粧品変動経費
合計額（円）
21,437,802
販売費及び一般管理費計算表
（平成１５年１１月１日ないし平成１６年１０月３１日）
費用内訳
費目合計額（円）固定費（円）   化粧品（円）旅行（円）給与手当21,385,80021,385,800   00
退職金00   00
法定福利費1,935,9931,935,993   00福利厚生費259,697259,697   00
雑給0000
広告宣伝費1,060,7630   1,060,7630
荷造運賃408,2910   408,2910
販売促進費567,7380   567,7380業務委託料15,584,0230   15,584,0230水道光熱費128,600128,600   00消耗品費1,884,5730   1,884,5730地代家賃1,317,2401,317,240   00保険料636,2350   611,45524,780
修繕費198,932198,932   00
租税公課982,200982,200   00
原価償却費970,302970,302   00接待交通費1,335,3670   1,335,3670旅費交通費5,130,2970   5,019,797110,500通信費1,578,5520   1,578,5520顧問料2,477,7612,477,761   00
会議費215,559215,559   00
図書費93,62593,625   00
リース料344,862344,862   00
雑費1,651,5160   1,555,68995,827小計60,147,92630,310,571   29,606,248231,107
化粧品変動経費
合計額（円）
29,606,248
（別表３）　　　　　　限界利益率計算表
（１）平成１４年１１月１日ないし平成１５年１０月３１日総売上高90,717,000総仕入高   24,349,741（化粧品売上高）78,270,655（化粧品仕入高）   13,774,994
化粧品売上総利益64,495,661
変動経費額21,437,802
限界利益率55.01%
（２）平成１５年１１月１日ないし平成１６年１０月３１日総売上高83,407,552総仕入高   25,406,881（化粧品売上高）66,946,908（化粧品仕入高）   9,716,773
化粧品売上総利益57,230,135
変動経費額29,606,248
限界利益率41.26%
（別表４）　　　　　譲渡単価計算表
商品名譲渡数量（個）売上高（円）譲渡単価（円）
クレンジングミルク2,2364,345,600   1,943フェイスローション7,29725,731,855   3,526プラントナリシングクリーム1,4474,730,940   3,269フェイスクリーム12,73676,077,485   5,973アイクリーム3,2769,390,180   2,866フェイスマスク2,1688,133,340   3,752リジェネレイティングマスク1,5034,045,920   2,692ヘアローション2,36912,762,410   5,387
合計33,032145,217,730
（別表５）　　　　　限界利益額計算表
商品名容量（ｍｌ）譲渡単価（円）   １個当たり限界利益額
被告の主張
（円）当裁判所の
判断（円）
クレンジングミルク2001,943   935802フェイスローション2003,526   1,6971,455プラントナリシングクリーム503,269   1,5741,349フェイスクリーム505,973   2,8752,464アイクリーム152,866   1,3801,183フェイスマスク3,7521,806   1,548リジェネレイティングマスク2,6921,296   1,111ヘアローション2005,387   2,5932,223
（別表６）　　　　　　損害額計算表
（１）
商品名容量（ｍｌ）原告の譲渡数量


平成１８年２月１０日判決言渡・同日原本領収　裁判所書記官平成１７年(ネ)第１５１４号実用新案権侵害差止等請求控訴事件（原審・大阪地方裁判所平成１５年(ワ)第１３０２８号）
判　　　　　　決
控訴人（１審原告）　　　ジェイディジャパン株式会社
同代表者代表取締役　　　A
同訴訟代理人弁護士　　　松　　　村　　　信　　　夫同　　　　　　　　　　　塩　　　田　　　千　恵　子同　　　　　　　　　　　坂　　　本　　　　　　　優同　　　　　　　　　　　岡　　　本　　　満　喜　子
被控訴人（１審被告）　　株式会社古川
同代表者代表取締役　　　B
同訴訟代理人弁護士　　　高　　　橋　　　浩　　　文
主　　　　　　文
１　本件控訴を棄却する。
２　控訴費用は，控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１　控訴の趣旨等
１　原判決を取り消す。
２被控訴人は，原判決別紙物件目録(2)，(3)記載の商品を輸入し，譲渡し，引き渡し，譲渡若しくは引渡しのために展示してはならない。３　被控訴人は，その所有に係る前項記載の物件を廃棄せよ。４　被控訴人は，控訴人に対し，７１７万円及びこれに対する平成１５年１２月２０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。５　訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。
６　仮執行宣言
第２　事案の概要
１　本件は，「ＲＡＺＯＲ」又は「ＪＤＲＡＺＯＲ」と称するキックスケーター（控訴人商品）を輸入，販売する控訴人が，「ＳＣＯＯＴＥＲ」と称する同種商品（被控訴人商品）を輸入，販売する被控訴人に対し，被控訴人商品の輸入，販売は周知商品等表示に対する混同行為（不正競争防止法２条１項１号）に該当すると主張して，輸入，販売等の差止め，被控訴人商品の廃棄及び損害賠償を求めた事案である。
原審は，控訴人の請求をいずれも棄却したため，控訴人が本件控訴を提起した。
２　前提事実
当事者間に争いがない事実並びに各項に掲げた証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実は，次のとおりである。
(1)　控訴人は，平成１２年５月ころから，久鼎金屬實業股○(編注:○にはｲの編に分という文字が入る)有限公司（以下「久鼎」という。）が製造した原判決別紙物件目録(1)記載の商品（以下「控訴人商品」という。）を輸入し，「ＲＡＺＯＲ」又は「ＪＤＲＡＺＯＲ」という商品名で販売している。（甲６（枝番を掲げない限り枝番は全部含む。以下同じ。））
なお，控訴人が設立されたのは平成１２年５月であるところ，それ以前に控訴人以外の者が輸入，販売していた久鼎の商品や，久鼎が海外で販売していた商品を，以下「久鼎商品」ということがあるが，その形態は，控訴人商品と同一である。
(2)　被控訴人は，平成１５年４月ころから，原判決別紙物件目録(2)，(3)記載の構成からなる商品（商品名「ＳＣＯＯＴＥＲ」。以下，原判決別紙物件目録(2)記載の物を「被控訴人商品１」，同目録(3)記載の物を「被控訴人商品２」といい，併せて「被控訴人商品」という。）を輸入，販売している。（輸入販売開始月については，乙２５の１。）
被控訴人商品２は，被控訴人商品１から「定位体」（ハンドルホルダーも含む。）を取り外した物である。（弁論の全趣旨）
なお，被控訴人は，被控訴人商品１は，遅くとも平成１５年７月１日より新規販売をしておらず，同年９月以降は被控訴人を通じて店頭販売されている被控訴人商品１は基本的に存在しないと主張している。
３　争点
(1)　被控訴人商品の輸入，販売は，控訴人の周知商品等表示に対する不正競争防止法（以下「法」という。）２条１項１号所定の混同行為に該当するか。(2)ア　被控訴人商品の輸入，販売は，久鼎の周知商品等表示に対する法２条１項１号所定の混同行為に該当するか。
イ　上記アに該当する場合，控訴人は法３条１項にいう「不正競争によって営業上の利益を侵害され，又は侵害されるおそれがある者」に該当するか否か。(3)控訴人の損害額は幾らか。
第３　争点に関する当事者の主張
１　争点(1)について
【控訴人の主張】
(1)　控訴人商品の形態（久鼎の有する実用新案に係る「二輪車の取り外し可能ハンドル」部分を除いたもの。以下同じ。）の商品等表示性と周知性
ア　控訴人商品の形態
(ア)　使用時
控訴人商品の使用時の商品形態は，原判決別紙物件目録(1)添付写真（Ａ）の形態のとおりである。控訴人商品の形態の具体的な構成態様は，概略以下のとおりである。
ａ　全体的構成（基本的構成態様）


(ａ)　控訴人商品は，①長さ約４０センチメートル，幅約１０センチメートルの矩形をした踏み板（ボード）と，②上記踏み板（ボード）の前端に（折畳み収納装置を介して）高さ約５０センチメートル弱の円筒形部分と，円柱部に垂直にチューブにより折畳み自在に装着された約３５センチメートル強のハンドル及び直径約１０センチメートルの前輪部と，③上記踏み板（ボード）の後端に接合した二本のホークによって支持された直径約１０センチメートルの後輪部と，④同じく上記踏み板後端に弾力性部品と固定ねじによって接合された車輪カバーを兼ねる後輪ブレーキ装置より構成されている。
(ｂ)　商品の主要部分がアルミ合金（一部スティール）を素材とし，塗装が施されていないため，全体的に金属的でシャープな印象を与えている上記のような特徴を備えたスケートボード（キックスケー夕ー）である。
ｂ　個別的構成（具体的構成態様）
(ａ)　踏み板（ボード）部は，
①　上部中央部分に，前後に長い長楕円形の形状をした着色されたすべり止めテープが存在し，その上には白色で商品名が記載されている。②　前後端部には，着色された成型プラスチックで作成された保護カバーが装着されている。
③　矩形の踏み板（ボード）の左右両端が下部内側に向かって傾斜している。
(ｂ)　ハンドル及び前輪部
①　ハンドル部下方には，折畳み収納装置によって踏み板（ボード）前端と接合された円筒形へッドチューブが存在する。②　その下端が左右一対のホークで前輪と接合する円筒形で中空の定位チューブが上記へッドチューブ内に嵌合している。③　定位チューブの上部には，下部の内径が上部の内径よりやや太い円筒形で中空のジョイントパイプが存在し，定位チューブの上部がジョイントパイプの下部（内径が上部よりやや太く作られている部分）に嵌合し，ジョイントパイプ下部に設けられた固定バンドにより，両者は一体に回動するよう固定されている。
④　ジョイントパイプの上部には，上端にＴ字形の把手取付部分を有する円筒形のハンドルポストが上下に伸縮自在に嵌合されている。⑤　上記ハンドルポストは，使用者の身長等にあわせて上下に伸縮することができ，伸縮によって定位置が決定されると，ジョイントパイプ上端にある偏心レバー付固定バンドを操作することによって定位置に固定することができる。
⑥　ハンドルポスト上端には，上記ハンドルポストと一体をなすＴ字形の把手取付部分が存在し，上記パイプの左右には，各々一本のパイプからなる左右一対の把手が着脱自在に嵌合されている。上記把手には発泡ウレタンで作成された両端がやや太く，両端からやや中央部よりの位置に各々絞りがあり，中央部に向かってややふくらみを持たせた着色された把手カバー一対が装着されている。⑦　前輪部は，定位ポスト下端から下方に伸びた一対のホークによって支持され，直径約１０センチメートルの半透明の硬質ポリウレタン製車輪とスポークから成っている。
⑧　使用者がハンドルポスト上端のＴ字把手を左右に操作することによって，上記ハンドルポスト及びこれと偏心レバー付固定バンドや固定バンドでそれぞれ固定されたジョイントパイプ及び定位ポストが左右に回動をなし，これに伴って定位ポストの下端にある前輪が左右に回動して，ボードの進行方向を左右に変えることができる。
(ｃ)　後輪部は，
前記のように，踏み板後端に接着された二本のホークによって支持され，前輪と同じく，直径１０センチメートルの半透明の硬質ポリウレタン製の車輪とスポークから成っている。
(ｄ)　後輪ブレーキ部は，
①　全体として，半円弧状の後輪の車輪カバーのごとき形状を成し，その一端が，後端部に弾力性部品と固定ねじをもって接合され，かつ上記弾力性部品が踏み板部で車輪カバーを押し上げ，常態時には後輪と適当な距離を保つよう配慮されている。
②　使用者が片足のかかと部分を上記ブレーキの円弧上部に乗せ，ボードを減速又は停止する場合には上記片足かかと部を強く下方に踏み込むことにより，後輪との接合部に位置する弾力性部品が圧縮され，半円弧状のブレーキ部分の下側にあるブレーキカーブ面が後端と接触し，上記接触による摩擦の大小により走行を減速，又は停止することができる構造になっている。
(イ)　折畳み携帯時
使用者が控訴人商品を使用しない時（折畳み携帯時）の控訴人商品の形態は，原判決別紙物件目録(1)添付写真（Ｂ）のとおりであり，具体的な構成態様は次のとおりである。
ａ　前記(ア)ｂ(ｂ)において説明したジョイントパイプに対して上下に伸縮自在に嵌合されたハンドルポストを，ジョイントパイプに嵌合された定位チューブの筒内に存在するポスト受けチューブに接着する位置まで下方に押し下げ，偏
心レバー付固定バンドで定置し，
ｂ　次に，踏み板前端部分に存在する折畳み収納装置の偏心レバーを開放し，へッドチューブ，定位チューブ，ジョイントパイプ及びハンドルポストを前記後端ブレーキ部上端に接着するまで押し倒して，これを簡易に携行することができる。
イ　控訴人商品の形態が，控訴人の商品等表示に該当し，周知となったこと(ア)　控訴人商品の形態が，控訴人の商品等表示に該当することａ　控訴人商品は，前記アのとおりの形態的特徴を有し，そのこれまでのスケートボードにはない新規特異な形態の特徴によって，強い自他識別力を有しているため，控訴人商品が市場に登場した直後に商品等表示性を有していた。特に，①そのスポーティーでコンパクトな全体的な構成と，②黒いハンドル部分を除き全体的にアルミ合金素材のため銀色であり，金属的でシャープな印象を与えている外観，及び，③２つに簡単に折り畳め，携行が容易である点を特徴とし，特に自他識別性の強い点は，前記アのうち，(ア)ａ(ｂ)（アルミ合金で塗装のない点），ｂ(ａ)③（ボード部の形状），(ｂ)③（ハンドルから前輪部にかけてのジョイントパイプなど），④，⑤（ハンドルポスト），⑥（把手取付部分と把手），(ｂ)⑦と(ｃ)（前輪部と後輪部の素材や色彩），(イ)（折畳み携帯時の形状，折畳み収納装置の形態）である。


そして，控訴人商品は，短期間の強力な宣伝広告とともに，成人向けの遊技・スポーツ用具として若者を中心とする一般消費者を需要者として，全国的に販売されたが，発売直後からその特異な形態と利便性から人気を集め，控訴人商品の形態が商品自体の機能や美観等の観点から選択されたという意味を超えて自他識別機能又は出所表示機能を有するに至り，平成１２年５月又は同年秋に周知となった。
ｂ　また，仮にそうでないとしても，控訴人商品の形態は，これまでのスケートボードにはない新規特異なものであったがゆえに，平成１１年４月ころの日本における久鼎商品の発売以来，青少年を中心に注目され，平成１２年３月，４月ころには一大ブームになった。これに加えて，控訴人は，莫大な費用を投入して精力的に広告宣伝を行い，その際，必ず商品の写真を掲載していたことからすれば，少なくとも平成１２年５月又は同年秋には，控訴人商品の形態は，二次的出所表示機能を取得し，控訴人の商品等表示になっていた。(イ)　久鼎商品の形態が，久鼎の商品等表示に該当し，控訴人は久鼎の商
品等表示性を承継して周知となったこと
ａ　久鼎は，平成１１年４月ころから，日本向けの久鼎商品の輸出を始めたが，代理店を絞って輸出し，平成１２年５月以降は，ブランドとしての品質の高さを確保するために，控訴人を総輸入販売代理店とした。久鼎商品は，発売直後から爆発的にヒットし，平成１１年１２月から平成１２年春先にかけては品不足の状態になり，同年４月ころまでには人気と知名度が確立した。他にも，久鼎商品は，アメリカのＣＮＮニュースを始めとしてマスコミにも多く取り上げられ，取引者，需要者の間で広く知られるに至った。日本では，株式会社アトラスオート（以下「アトラス」という。）が初めて久鼎商品を輸入し，平成１１年４月から平成１２年４月にかけて大量に販売し，人気商品となった。
アトラス及び久鼎は，久鼎商品の日本国内における一層の普及を目的として，平成１２年５月に控訴人（ただし，当時は有限会社であった。）を設立し，以降は控訴人が日本国内の控訴人商品の総輸入代理店として独占的に輸入をしている。
控訴人は，新聞・雑誌等の広告を通じて，控訴人商品及びその形態の宣伝，広告を行うとともに，控訴人が我が国における総輸入代理店であることを表示した。また，控訴人は，東京国際自転車展に控訴人商品を出展した。ｂ　よって，久鼎商品の形態は，平成１１年ないし平成１２年初めころまでには，久鼎の商品等表示として周知になり，控訴人は，久鼎の獲得した商品等表示性を承継し，久鼎商品は平成１２年３月，４月ころには一大ブームになり，これに加えて，莫大な費用を投入して精力的に広告宣伝を行い，その際，必ず商品の写真を掲載していた。それにより，久鼎商品ないし控訴人商品の形態は，少なくとも平成１２年５月又は同年秋には，控訴人の商品等表示として周知となっていた。
(2)　被控訴人商品の類似及び混同
被控訴人商品の形態は，控訴人商品の形態と酷似している。被控訴人がこのような極めて類似した被控訴人商品を販売することは，販売店等の取引業者及び若者等の需要者をして，被控訴人商品と控訴人商品との出所を混同するか，あるいは両商品の提供主体に法律上・経済上何らかの関連があるのではないかとの混同を生じるおそれがある。
(3)　被控訴人主張（技術的形態除外論）に対する反論被控訴人は，控訴人商品の形態のうち，①ハンドル操作により方向調節が可能（前記アの(ア)ｂ(ｂ)⑧），②ハンドル部分の高さを一定限度調節できる（(ア)ｂ(ｂ)⑤），③折り畳むことによって簡易に携行できる（(イ)），④車輪カバーを兼ねる後輪ブレーキ装置で減速停止できる（(ア)ａ(ａ)④，(ア)ｂ(ｄ)②），⑤ハンドルについて左右一対の把手が着脱自在に嵌合されている（(ア)ｂ(ｂ)⑥）点については，技術的形態であり，商品等表示性を欠くと主張する。しかし，その余の形態，例えば，①Ｔ字型を形成したハンドルの把手や把手の両端に発泡ウレタンで作成された把手カバーが装置されていること，②についてはハンドル部分の高さを調整するためのジョイントパイプの素材や下端部の内径が上部の内径より太く構成されているため全体が緩やかに外側に膨出した形状，③については半円弧状に形成された折畳み収納装置の形態，④については後輪ブレーキ装置が半円弧状の形状を有し，車輪カバーとしての形態・機能を併存していること，⑤については着脱自在の把手がＴ字型のハンドルポストに嵌合されている形状や把手に装着された把手カバーの形状などは技術的機能に由来することがない商品形態である。
また，控訴人商品の形態において技術的機能に由来する点があったとしても，控訴人商品の自他商品識別力が強い場合等には商品等表示として保護されるべきである。そして，控訴人商品は，その斬新で独創的な形態や控訴人による広告宣伝により周知性を獲得し，その自他商品識別力は非常に強いものであるから，出所表示機能が認められるべきである。
【被控訴人の主張】
(1)　商品等表示性及び周知性について
ア　控訴人商品の形態とその構成が概ね控訴人主張のとおりであることは認める。
イ　しかし，過去及び現在流通している他社の関連類似商品は，その求める機能上，従前よりどれも似たり寄ったりの形態になっている。要するに，「運転するときハンドル付の細身のスクーターバイクのような形になることはもちろん，ハンドル操作によって方向が調節でき，ハンドルの高さを調節でき，さらに折り畳むことによって持ち運びができる」という特色と形を有するキックスケーターは，半透明のタイヤのものも含め，平成１１年冬から平成１２年春にかけて各メーカーがこぞって販売していた。例えば，「キックスケートボード街乗りテクニック＆カスタム入門」（平成１２年５月１日発行。乙３７）に記載されているとおり，控訴人が強調している形態を備えている「タミ・タロス」，「マイクロ・ロングスケートスクーター」が，同日以前に，違う出所から販売されている。


ウ　控訴人が，【控訴人の主張】(1)アにおいて主張する形態のうち，ハンドル操作により方向調節が可能（(ア)ｂ(ｂ)⑧），ハンドル部分の高さを一定限度調節できる（(ア)ｂ(ｂ)⑤），折り畳むことによって簡易に携行できる（(イ)），車輪カバーを兼ねる後輪ブレーキ装置で減速停止できる（(ア)ａ(ａ)④，(ア)ｂ(ｄ)②），ハンドルについて左右一対の把手が着脱自在に嵌合されている（(ア)ｂ(ｂ)⑥）などは，いずれも特定の技術的機能自体が強調されているか，その技術的機能を発揮させるための構造が主張されているにすぎない。このような技術的形態に関する特徴は，そもそも商品表示性を基礎付けるための材料となり得ない。また，そもそも技術的機能自体の模倣は許容される状況下において，同一の技術的機能を有する形態が多数出回ってきた現状においては，それらが出所表示機能を取得する要素にはなり得ない。
エ　このような技術的に関連する基本的形態及びそれより生ずる全体的特徴を前にしては，控訴人が差異を強調しようとする形態「①そのスポーティーでコンパクトな全体的な構成と，②黒いハンドル部分を除き全体的にアルミ合金素材のため銀色であり，金属的でシャープな印象を与えている外観」というものは，そもそも曖昧模糊とした評価であり，また，アルミという素材の選択やメタリックな色合い，「シャープ」な外観といった特徴も，メーカーであれば誰でも選択し得るようなもので，それ自体，もともと独立して商品等表示性を取得しがたい。仮に，控訴人商品の形態を個別的に見て何らかの特徴的な点が存するとしても，それは結局のところ，従前より市場に広く出回っている多くのキックスケーター等の全体的な外観ないし普遍的な形態を前にしては，独立して個性を発揮しているとまではいえず，その主張する商品形態は周知商品等表示にまで至り得ない。
オ　控訴人商品販売開始後の間もない時期に違う出所が表示された同種商品の流通によって，控訴人商品の形態が有していたもともと弱かった新規性，特徴性もさらに弱まり，ついにはその商品形態自体の斬新性がなくなり，その形態が出所表示機能を有するに至らないまま現在を迎えているのである。
(2)　類似性及び混同について
被控訴人商品は，控訴人商品より一回り小さく，材質でもアルミ合金は踏み板部分にしか使っておらず，決して「全体的にアルミ合金素材のための銀色であり，金属的でシャープな印象を与えている外観」などを有しているものではない。被控訴人商品は，控訴人商品の持つ重量感や高級感からは格段に劣るものであり，値段的にも外形的にも機能的にも，誤認混同のおそれは生じない。
２　争点(2)について
【控訴人の主張】
(1)　仮に，前記１【控訴人の主張】が認められず，控訴人商品の形態が控訴人の商品等表示に該当しないとしても，前記１【控訴人の主張】(1)イ(イ)ａの事実からすれば，久鼎商品の形態は，久鼎の商品等表示に該当する。(2)　控訴人は，前記１【控訴人の主張】(1)イ(イ)ａの経緯により，日本国内における控訴人商品の総輸入代理店として独占的に輸入をしている。また，控訴人のその後の宣伝広告活動等により，久鼎商品ないし控訴人商品の形態はさらに広く知られるようになった。
したがって，控訴人は，法３条１項にいう「営業上の利益を侵害され又は侵害されるおそれがある者」として，久鼎の久鼎商品についての周知商品等表示性に基づき，被控訴人に対して被控訴人商品の販売等差止及び損害賠償を請求することができる。
【被控訴人の主張】
争う。控訴人商品の形態は，久鼎の商品等表示にも該当しない。
３　争点(3)について
【控訴人の主張】
(1)　法５条１項による損害６００万円
被控訴人の被控訴人商品１台当たりの利益額は２００円であり，被控訴人は，平成１５年４月ころから被控訴人商品を少なくとも３万台販売している。したがって，被控訴人が被控訴人商品の販売により得た利益は，６００万円（２００円×３万台）を下らない。
(2)　弁護士費用　　　　                １１７万円(3)　合計　　　　　　　　　　　　　　　７１７万円
【被控訴人の主張】
争う。
第４　当裁判所の判断
１　争点(1)について


(1)　商品の形態は，商品の機能を発揮したり，商品の美感を高めたりするために適宜選択されるものであり，本来的にはその商品の出所を表示する機能を有するものではないが，特定の商品形態が同種の商品と識別し得る独自の特徴を有し，かつ，それが長期間にわたり継続的にかつ独占的に使用されたり又は短期間であっても強力に宣伝されるなどして使用されたような場合には，結果として，商品の形態が，商品自体の機能や美観等の観点から選択されたという意味を超えて，自他識別機能又は出所表示機能を有するに至り，その出所表示機能が需要者の間で広く認識されることがあり得るというべきである。こうした場合には，その商品の形態自体が，法２条１項１号にいう商品等表示に該当するということができる。そして，法２条１項１号の目的は，当該事業者の周知の商品等表示に化体した信用等の無形的財産を，他の事業者が，上記商品等表示と同一又は類似の商品等表示を用いて混同を生じさせることにより奪取するという不正な競争行為を抑止することにあることに鑑みれば，当該事業者が，他の事業者の行為を，法２条１項１号の不正競争行為に該当するとして，法３条に基づき差し止めるためには，当該事業者の商品の形態が過去のいずれかの時点で商品等表示に該当していたというだけでは足りず，差止請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時において，当該事業者の商品の形態が商品等表示に該当していることを要すると解するのが相当である。また，同様に，当該事業者が，他の事業者の行為を法２条１項１号の不正競争行為に該当するとして，法４条に基づき損害賠償を請求するためには，他の事業者が損害賠償請求の対象となる行為をした時点において当該事業者の商品の形態が商品等表示に該当していることを要すると解するのが相当である。(2)　証拠（甲１４，１９～２４，３５～８６，乙１～９，３７，３９～４１，４３～４６（枝番のあるものは枝番も含む。））及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる（重要な証拠については認定の末尾に再掲する。）。ア　運転するときＬ字型でハンドル付の細身のスクーターバイクのような形になり，ハンドル操作によって方向が調節できるというキックスケーターは，子供用の玩具としては古くからあったが，成人用としては，昭和５０～６０年代に，３輪でペダル式のもの（ローラースルーＧＯＧＯ７），折り畳むことによって持ち運びができる３輪のもの（ジョイスケート）が販売されていた。（甲１４，乙３９の１６）
イ　久鼎は，平成１０年１１月ころ，久鼎商品をアメリカで発売した。久鼎商品は，平成１１年４月ころから日本に輸入されるようになり，同年末ころには人気が出て，各地の販売店では品薄状態になった。
ただし，控訴人が設立された平成１２年５月以前は，アトラス，タチカラ株式会社，株式会社野田商会，株式会社キット，株式会社ジェイアールエス，株式会社タケマエ，ＰＩＡＡ株式会社等が久鼎商品を輸入，販売していた。
（甲７９～８５）
ウ　平成１１年末から平成１２年初めにかけては，久鼎商品の他にも，ロゴマーク以外は久鼎商品ないし控訴人商品と同一である「マイクロ」や，２輪・Ｔ字型ハンドルで，踏み板が矩形であるが，大型で折畳みができない「ＲＯＬＬＥＲＢＯＡＲＤ」，ハンドルの代わりに球状グリップ付きスティックを備え，３輪であるが，スティックの高さをクイックリリース機構で調節でき，２つに簡単に折畳みができて携行が容易で，車輪が直径１０㎝程度の半透明の樹脂製で車輪カバーを兼ねる後輪ブレーキ装置を備え，スティック及び踏み板の前後が金属製で銀色の「Ｋ２キックボード」，４輪・Ｔ字型ハンドルで踏み板が矩形の「チロ・スケーター」，逆Ｌ字型ハンドルの高さを調整でき，踏み板が梯子状になっており，後輪がダブルタイヤになっている「ＩＺボード」などが市場に存在した。また，平成１２年初めには，２輪で折畳みができる「ＭＰ－１０ダックス」が発売された。
（甲１４，１９～２４，乙３７，３９～４１）
このうち，平成１１年夏ころに発売された「Ｋ２キックボード」は，キックスケーターブームの火付け役とされた人気商品であり，その商標である「キックボード」が控訴人商品を含むキックスケーターの総称のように使われていたものである。（甲１４の８頁，７５頁，乙１０，乙３７の３頁，２６頁，乙３９の１）また，「マイクロ」は，マイクロ社が久鼎の承諾の下に，久鼎商品ないし控訴人商品と同じ工場で製造してヨーロッパ向けに販売したものを，株式会社シークラフトが日本に輸入し販売していたもので，ロゴマーク以外は久鼎商品ないし控訴人商品と同一であるが，日本国内でも相当数販売されていた（甲１４，乙３７）。これに対し，株式会社シークラフト従業員作成に係る陳述書（甲８７）には，マイクロの販売量は極めて微量であった旨の記載があるが，具体的販売量には言及していないものであり，甲１４の１６頁には「マイクロも日本国内で相当数販売されている」との記載があること，同７８～８０頁にはマイクロ取扱店として多数の販売店が記載されていること，「マイクロ」向けの多数のカスタムパーツが発売されていること（乙３７の１６頁）に照らして，上記陳述書はにわかに信用できない。
平成１２年４月ころの時点では，「キックスクートといえば「レーザー」というのは昔の話。２０００年４月を境に続々と新ブランドが登場」，「おなじみのレーザー」とキックスケーターを紹介する本に書かれるほど，キックスケーターの中では久鼎商品が前記「Ｋ２キックボード」とともに最も人気のある商品であった。（甲５０～５２，７６～８６，乙３７の１０頁，１１頁）エ　平成１２年６月ころから同年末ころにかけて，久鼎の販売する久鼎商品はアメリカでも大人気となり，アメリカのテレビ番組や雑誌において紹介された。
（甲３５～４４，４７～４９，５９～７５）
オ　平成１２年４月から６月にかけては，２輪・Ｔ字型ハンドルで，小型で２つに簡単に折り畳んで携行することができ，ハンドルの高さ調節ができ，後輪カバーがブレーキとなっているキックスケーターとして，次のものが存在した。(ア)　半透明の車輪でハンドル部は持ち手以外が銀色で，踏み板は「メタリックでクールな質感」と評される「ストーム」（乙３７の１４頁）(イ)　半透明の車輪でハンドルの一部と踏み板が銀色の「タミ・タロス」（乙３７の１７頁。ただし，平成１２年８月ころ，久鼎が申立てた仮処分によって販売が差し止められた。）
(ウ)　踏み板とハンドルの一部以外が銀色の「フェザー」（乙３７の１９頁）


(エ)　ハンドルの一部以外が銀色の「マックスウエル」（乙３７の２３頁。ただしブレーキ装置はハンドル部分にある。）
(オ)　踏み板（長楕円形）とハンドルの一部以外が銀色の「ストリートボ
ード」（乙３７の２２頁）
(カ)　ハンドルを除く全体が銀色の「テッドマンズ」（乙４４，４６）(キ)　ハンドルを除く全体が銀色の「ゼロ」（乙４４）(ク)　ハンドルを除く全体が銀色の「ブレット（シルバー）」（乙４５。ただし，ブレーキ装置は後輪カバーの他にハンドル部分にもある。）カ　平成１６年２月ころには，２輪・Ｔ字型ハンドルで，小型で２つに簡単に折り畳んで携行することができ，ハンドルの高さ調節ができ，後輪カバーがブレーキとなっているキックスケーターとして，車輪が半透明の，「ラビット」，「ジャストスタート」，「ピラニア」や，上記特徴に加えて多くの部分が銀色の「キックスケーター」，「スタースティック」，「ズーム」，「スケーターズ」，「スクーター・プロ５１８１」が存在した。（乙１～３，５～９）(3)　控訴人のした宣伝，広告は次の内容である（甲６～１３，５３～５８）。ア　平成１２年７月に一度，読売新聞のスポーツ欄又はテレビ・ラジオ欄の下部に三段抜きで全国的に控訴人商品を広告した。また，控訴人は，同月，西日本新聞にも一度，同様の広告をした。
イ　平成１２年７月から同年１０月にかけて，雑誌「Ｏｌｌｉｅ」に３回，同年９月に雑誌「Ｈｏｏ」に１回，同年１０月から平成１４年４月にかけて雑誌「Ｌｉｇｈｔｎｉｎｇ」に５回，各１頁の広告をした。自転車業界の業界紙に，平成１２年９月から平成１３年１２月にかけて，９回にわたり半頁の広告をした。
ウ　平成１２年１１月及び平成１３年１１月に東京ビッグサイトで行われた東京国際自転車展に控訴人商品を出展し，これを得意先に通知した。また，その状況は，雑誌「ＣＹＣＬＥ　ＰＲＥＳＳ　ＪＡＰＡＮ」において紹介された。(4)　以上の事実によれば，控訴人商品の形態の商品等表示性については，次のとおりと認められる。
ア　控訴人は，控訴人商品の形態の特徴として，①スポーティーでコンパクトな全体的な構成，②黒いハンドル部分を除き全体的にアルミ合金素材のため銀色であり金属的でシャープな印象を与えている外観，③２つに簡単に折り畳め，携行が容易である点，前記第３の１【控訴人の主張】(1)ア(ア)ｂ(ａ)③（ボード部の傾斜），(ｂ)③（ハンドルから前輪部にかけてのジョイントパイプなど），④，⑤（ハンドルポスト），⑥（把手取付部分と把手），(ｂ)⑦と(ｃ)①（前輪部と後輪部の素材や色彩），(イ)（折畳み携帯時の形状，折畳み収納装置の形態）などをあげる。
しかし，上記主張に係る点のうち，(ア)ｂ(ａ)③（ボード部の傾斜），(ｂ)③（ハンドルから前輪部にかけてのジョイントパイプなど），④，⑤（ハンドルポスト），⑥（把手取付部分と把手），(ｂ)⑦と(ｃ)①（前輪部と後輪部の素材や色彩）等は，特に意表をつくような素材，色彩，形状の選択ということができないものか，又は商品全体から見れば細部の違いというべきものであって，いずれも，一般消費者が商品を見るにあたって目を引く独自の特徴とはいえない。また，①の「スポーティーでコンパクトな全体的な構成」とか，②のうち「金属的でシャープな印象」というのは，見る者の主観であって，商品の形態ということはできない。
イ(ア)　以上の控訴人商品の形態の特徴とはいえない部分を除外すると，控訴人商品の形態は，Ｔ字型ハンドル付きの２輪で，黒いハンドル部分を除き全体的にアルミ合金素材のため銀色であり，小型でかつ２つに簡単に折り畳めることを兼ね備えているという点において，特徴を有するということが相当である。(イ)　しかし，前記(2)認定のとおり，平成１２年４月ないし６月ころには，既にＴ字型ハンドル付きの２輪で，小型でかつ２つに簡単に折り畳めることを兼ね備えているキックスケーターが多数販売されていたこと，その中には一部が銀色のものも複数存在し，特に「テッドマンズ」，「ブレット（シルバー）」は控訴人商品と同様に黒いハンドル部分を除き全体的に銀色であること，平成１６年２月ころにも，Ｔ字型ハンドル付きの２輪で，小型でかつ２つに簡単に折り畳めることを兼ね備えているキックスケーターが多数販売されており，中でも「キックスケーター」，「ズーム」，「スケーターズ」，「スクータープロ５１８１」は，控訴人商品と同様に，黒いハンドル部分を除き全体的に銀色であることが認められる。(ウ)　また，平成１１年ころから，久鼎商品及びロゴマーク以外は久鼎商品ないし控訴人商品と同一である「マイクロ」が日本国内でも相当数販売されていたことは前示のとおりである。そして，上記時期に販売されていた久鼎商品及び「マイクロ」は，いずれも輸入販売者が控訴人ではない（久鼎商品の輸入販売者はタチカラ株式会社等であり，「マイクロ」の輸入販売者は株式会社シークラフトであった。）。
(エ)　以上によれば，上記控訴人商品の形態は，同種の商品と識別し得る独自の特徴というほど需要者に認識されるとは認められない。しかも，素材としてアルミ合金を使用したり，ハンドル部分を除く全体的に銀色にすることや，ハンドル部分を黒色にすることは，特に意表をつくものではない素材や色合いの選択の域を出ず，需要者においてそれほど特異なものと認識されるとは認められない。


平成１２年（行ケ）第１号　審決取消請求事件（平成１２年７月１３日口頭弁論終結）
判　　　　決
原　　　　　　告　　　　　　中央食糧株式会社
代表者代表取締役　　　　　Ａ
訴訟代理人弁理士　　　   　Ｂ
被　　　　　告　　　　　    特許庁長官Ｃ
指定代理人　　　       　　Ｄ
同　　　　　　　　　　　　　Ｅ
主　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事　　　　実
第１請求
特許庁が平成１１年審判第１４０５号事件について平成１１年１１月２５日にした審決を取り消す。
第２前提となる事実（争いのない事実）
１特許庁における手続の経緯
原告は、平成８年１２月１０日、「カリフォルニアこまち」の文字を横書してなる商標（以下「本願商標」という。）について、指定商品を商品及び役務の区分第３０類の「米」として商標登録出願（平成８年商標登録願第１３８８４９号）をしたが、平成１０年１２月１０日に拒絶査定を受けたので、平成１１年１月２１日、拒絶査定不服の審判を請求した。
特許庁は、同請求を平成１１年審判第１４０５号事件として審理した結果、平成１１年１１月２５日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は同年１２月８日に原告に送達された。
２　審決の理由
別紙審決の理由の写しのとおり、本願商標は、「こまち」の文字と「小町」の漢字を上下二段に書してなり、指定商品を旧第３３類「粉類、その他本類に属する商品」とする昭和６０年１２月２日商標登録出願に係る商標（昭和６３年５月２６日登録、登録第２０４９８０６号、以下「引用商標」という。）と、「コマチ（小町むすめ）」の称呼・観念を共通にする類似の商標であり、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品中に包含されているから、商標法４条１項１１号に該当し、登録することができないと認定、判断した。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
本願商標からは、「カリフォルニアで評判の美人」あるいは「カリフォルニアの美しい娘」なる一連の観念のみが生ずるというべきであるから、本願商標から単に「コマチ（小町むすめ）」の称呼・観念をも生ずるとした審決の認定判断には誤りがあり（取消事由１）、また、原告が本件審判の請求時に、引用商標が登録された後に「地名」と「こまち」あるいは「小町」の文字を一連に組み合わせた商標が登録されている例を証拠として提出し、本願商標を特別にこれらの登録例と区別して拒絶する理由は見当たらないと主張したの対して、審決は単に「事案が違う」とのみ記載して、その明確な理由を示しておらず（取消事由２）、違法であるから、取り消されるべきである。
１　取消事由１
(1)　本願商標から生ずる観念
審決の理由中、本願商標の構成中の「カリフォルニア」の文字は片仮名であり、「こまち」の文字は平仮名であるから、視覚上、それぞれの文字部分に分離して看取されるものであること、カリフォルニアがアメリカ合衆国太平洋岸の州であり、我が国との関係が密接であること、カリフォルニアにおいて農作物の栽培も盛んであり、同州で栽培される米をカリフォルニア米と称していることは争わない。しかし、審決が、取引者、需要者が「カリフォルニア」の文字部分をしてカリフォルニアで栽培した米、すなわち、商品の品質、産地等を表示するにとどまり、「こまち」の文字部分をして自他商品の識別標識としての機能を果たすものと理解し、認識するとして、本願商標と引用商標は「コマチ（小町むすめ）」の称呼・観念を共通にすると認定、判断している点には誤りがある。なぜならば、「こまち」の文字からは、「その土地で評判の美人、美しい娘」等の観念を生じ、「こまち」なる言葉は、通常、地名などと組み合わされて使われることが多く（例えば、浅草こまち、東京こまち等）、日常会話においては単独ではほとんど使われない（例えば、「あの娘は小町だ」等とは使われない。）から、本願商標をもってしても、「カリフォルニアで評判の美人」あるいは「カリフォルニアの美しい娘」なる一連の観念のみが生ずるものと認められるのである。特に、本願商標の指定商品の米に関して、現在「こまち」を構成文字とする標章として「あきたこまち」が有名であるが、重要者・取引者は、米の産地として有名である秋田県を産地として観念することなく、「あきた」と「こまち」とを一連に観念しており、市場でも、「あきたこまち」を米の品種の一つとして観念して、「茨城県産あきたこまち」などと表示した商品も流通しており、本願商標を使用した場合でも、米の新たな品種と観念することはあっても、特別「カリフォルニア」の地名を「こまち」と分離して産地表示であるとしか観念できないとはいい難い。また、過去の登録例として、「沖縄こまち」（甲第４号証）や「加賀こまち」（甲第１０号証）が存在するが、これらも漢字と平仮名の文字として、視覚上分離して看取されるにもかかわらず登録されているのである。
(2)　他の登録例


引用商標の登録後であっても、「地名」と「こまち」あるいは「小町」の文字を一連に組み合わせた商標（いずれも指定商品を旧第３３類とするもの）として、「沖縄こまち」（甲第４号証）、「新潟小町」（甲第５号証）、「筑波小町」（甲第６号証）、「越後小町」（甲第７号証）、「阿波小町」（甲第８号証）、「野田小町」（甲第９号証）、「加賀こまち」（甲第１０号証）が登録出願され、いずれも審査において拒絶理由通知が発せられることなく登録されている。これらの商標も、米など穀類の産地として知られている地名と「小町」あるいは「こまち」の文字を組み合わせたものであり、とりわけ、米は日本全国何処の地においても採れることは周知で、新潟は米所として特に周知であるから、これらの登録例について、審決と同様の理由を適用すれば、「沖縄」や「新潟」などの文字から米などの穀類の産地を認識するには何らの困難性を伴わないというべきであり、審決のいう「事案の違い」は見当たらない。それにもかかわらず、これらの商標が登録されていることは、これらの登録商標と引用商標とは識別し得るという事実があるからであり、これらの過去の登録の時点と、本件における審決の時点とでは、審査基準や認識の違いがあるとは考えられない。
(3)　被告の主張に対する反論
被告は、「こまち」あるいは「小町」の文字は昔からある古風な印象を与える用語であり、どちらかといえば日本的情緒をもつ美人を指すと理解されるものであり、日本の地名を冠して使用される例が多くみられるのに対し、本願商標のように外国の地名と組み合わされて使用される例は極めて少なく、希有な感を免れない旨主張している。
なるほど、「こまち」「小町」の語は、被告主張のように、昔の日本語としては日本の地名などを冠して使われたので、昔の時代には日本的情緒をもつ美人を指すと理解されていたこともあるやに推測され、また、今日のように外国との交流が盛んでない時代には外国の地名を冠して使われる事例などは少なかったかと思われる。
しかしながら、現今においては、「こまち」「小町」の語は、一般世人をして日本的情緒をもつ美人を指すと誰もが理解されるほど日本的情緒をもつ用語として日常的に頻繁に使われておらず、まして、この語が外国の地名を冠して使われないとか、日本的情緒をもつ美人のみを意味し、外国の美人を表すような使われ方はしないというような確たる観念も現実に存在しない。
また、今日において、「こまち」「小町」の語が日本の地名を冠して使われる例が多く、外国の地名を冠して使われる例が少ないと比較考量するほどその使用例が数多く需要者に知られているとは思われない。
とりわけ、本願商標の指定商品である米の需要者層は、主として主婦、自炊生活者、米飯を提供する飲食業者であって、必ずしも「こまち」の言語に精通している学者や知識人ばかりではないのであるから、被告主張のように、「こまち」の語を一般的日本語の辞書に記されている以上の意味にまで考究して理解しているとは到底思えない（現今では著名な米の品種名ないしブランド名としての「あきたこまち」に一部使われている語であるぐらいの認識はあるものと考えられる。）。したがって、このような需要者において、その多くが現今では日常的な言葉として使われていない「こまち」の語について、被告主張のような昔の時代背景を勘案しながら日本的情緒をもつ美人を指すかのようにその持つ意味を解釈し、そのように誰もが明確に理解していると客観的に断定することができる根拠もないといわざるを得ない。
してみれば、本願商標にその指定商品の需要者が接した場合に、「こまち」が外国の地名と組み合わせて「カリフォルニアで評判の美人」あるいは「カリフォルニアの美しい娘」、「カリフォルニアの美人」等と一連の熟語として理解することなく、その組合せに違和感をもち、「カリフォルニア」を米の産地としてのみ観念するに至るとは到底断定し得ない。
(4)　以上によれば、本願商標からは、「カリフォルニアで評判の美人」あるいは「カリフォルニアの美しい娘」なる一連の観念のみが生ずるというべきであるから、本願商標から単に「コマチ（小町むすめ）」の称呼・観念をも生ずるとした審決の認定判断には誤りがあり、審決は違法であるから取り消されるべきである。
２　取消事由２
原告は、本件審判の請求時に、引用商標の登録後に「地名」と「こまち」あるいは「小町」の文字を一連に組み合わせた商標が登録されている例を証拠として提出し、本願商標を特別にこれらの登録例と区別して拒絶される理由は見当たらないと主張していた（前記１の(2)参照）。
しかるに、審決は、単に「事案が違う」とするだけで、本願商標とこれらの商標とで具体的にどのように異なっており、どのような理由で原告の主張を採用することができないのかについて、何人にも必ずその意味が正確に理解できるというほどに明確な理由を提示していない。
被告は、後記第４の被告の反論のとおり、本件訴訟において、その具体的理由を明らかにしたが、単に「事案を異にする」という表現だけで、そのような具体的な理由をだれもが確信をもって理解することができるという確証は断じて得られるものではない。
事実、原告は、この「事案を異にする」という意味が不明であるために本件訴訟を提起せざるを得なくなったのであり、もし審決においてその具体的な理由が提示され、原告において仮にこれに納得したならば本件訴訟を提起しなかった事態もあり得るのである。
このように、審決の理由の記載には不備があり、違法であるから、取り消されるべきである。
第４　被告の反論の要点
１取消事由１に対して
(1)　本願商標から生ずる称呼、観念について
商標の類否の判断にあたり、商標中に、商品の産地、品質等を表示して自他商品の識別標識としての機能を果たさない文字等を有する場合には、取引上、その機能を果たす文字等をもって当該商品を識別するのが実情であり、経験則であって、このような商標の類否判断において、自他商品識別を果たす文字等が有する外観、称呼又は観念をもって類否を判断するという、いわゆる要部観察の手法が確立されている。
これを本件についてみると、本願商標は、その構成中、片仮名の「カリフォルニア」の文字と平仮名の「こまち」の文字は、原告も認めるように、視覚上分離して看取されるものである。


そして、「カリフォルニア」の語は、アメリカ合衆国の州名を表すものであることは、我が国の国民にも広く知られているところであり（乙第２号証。枝番を含む、以下同じ。）、カリフォルニアで生産された米を「カリフォルニア米」と称し、我が国へも輸入され、市場に出回っていることは、例えば、１９９１年１２月２１日付け朝日新聞、１９９３年４月２８日付け日本経済新聞、１９９３年１０月２３日付け朝日新聞、１９９３年１０月２８日付け朝日新聞、１９９７年２月１４日付け日経産業新聞、１９９８年１１月１１日付け日本経済新聞などの記事により明らかである（乙第３号証ないし第８号証）。また、１９９７年８月１日付け日本経済新聞には、「おいしいアメリカ」の記事中に「カリフォルニア米のあきたこまちを使ったジャンバラヤもあって………」の記載（乙第９号証）も認められる。そうすると、本願商標をその指定商品の「米」について使用した場合、本願商標の構成中の「カリフォルニア」の文字は、商品の品質、産地を表示したものと理解されるにすぎないものと認められる。
一方、本願商標中の「こまち」の文字部分は、「（その町で評判の）美しい娘、小町娘」を意味する語（株式会社三省堂発行、新明解国語辞典・第５版、乙第１号証）として、一般に広く知られているものであるところ、これが本願商標のように「カリフォルニア」の文字と結合することにより、全体として親しまれた観念が生ずるというものではない。かえって、このように、この語が外国の地名と組み合わされた場合には、後記２のとおり、米国の地名である「カリフォルニア」の文字と日本古来の言葉である「こまち」とは、それぞれ異なった別個の観念を有するものとして印象付けられるものといえるから、これを一体不可分のものとして把握、認識されることはむしろ少なく、「カリフォルニア」の文字部分が、指定商品の「米」について、自他商品の識別機能を有しないことも相俟って、本願商標に接する取引者、需要者は、「こまち」の文字部分を自他商品を識別する標識として認識する場合が多く、「こまち」の文字部分に着目し、これより生ずる「コマチ」の称呼をもって商品の取引にあたるというべきである。
このように、本願商標は、その構成文字全体を読んだ場合の「カリフォルニアコマチ」の称呼を生ずるほか、「こまち」の文字部分より単に「コマチ」（小町むすめ）の称呼、観念をも生ずるものといわなければならない。したがって、引用商標は、その構成文字より「コマチ」（小町むすめ）の称呼、観念を生ずること明らかであるから、本願商標と引用商標とは、「コマチ」（小町むすめ）の称呼、観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願の指定商品は引用商標の指定商品中に包含されているものであるから、本願商標が商標法４条１項１１号に該当するとした審決の認定判断に何ら誤りはない。
(2)　原告主張の他の登録例について
原告は、「地名」と「こまち」あるいは「小町」の文字が結合された過去の登録例を挙げ、本願商標について、これら登録例と区別して拒絶される理由は見あたらない旨主張している。
しかしながら、本願商標中の「地名」と原告提示の各登録例に係る商標中の「地名」とは同じ「地名」とはいえ、前者は外国の地名であり、後者は日本の地名（旧国名を含む、以下同じ。）である点で明らかに異なるものである。そして、両者に共通する「こまち」あるいは「小町」の文字は、前記のとおり「（その土地で評判の）美しい娘、小町娘」を意味する語として、昔から地名などを冠して使われることが多く（この点は原告も自認している。）、その場合、「当該地で評判の美しい娘」という一連の意味合いが極く自然に生じ、不可分一体の語句として理解されているものである。
ところで、この「こまち」あるいは「小町」の文字（語）については、もとより昔からある古風な印象を与える用語であり、どちらかといえば日本的情緒をもつ美人を指すと理解されるものである。したがって、原告提示の各登録例に係る商標のように、日本の地名を冠して使用される例が多くみられるのに対し、本願商標のように外国の地名と組み合わされて使用される例は極めて少なく、希有な感を免れないものである。
そうとすると、日本の地名に「こまち」あるいは「小町」の文字が組み合わされた場合には、「当該地で評判の美しい娘」の意味合いが自然に生じ、かかる意味合いから一体不可分の語句として理解されるのであり、このような場合に、地名と「こまち」あるいは「小町」とに分離し、地名部分を商品の産地と関連付け、その上で該部分を捨象して取引にあたるとみるのは、取引の経験則に反し、不自然というほかはない。
一方、本願商標のように、外国の地名に「こまち」あるいは「小町」の文字が組み合わされた場合には、かかる用例の少なさゆえに、その結合関係は、日本の地名ほどには強固ではなく、これを常に一体不可分のものとしてみなければならない理由もないものである。そして、本願商標については、「カリフォルニア」と「こまち」と分離して考察すべき理由が存することは、審決で説示し、また、前記(1)で示したとおりである。
したがって、本願商標の認定、判断に当たって、本願商標を原告提示の各登録例と同様に論じなければならない理由はなく、審決において、本願商標と原告提示の各登録例について「事案を異にする」とした点に誤りはない。
(3)　その他の原告の主張について
原告は、米の需要者層について、主として主婦、自炊生活者、米飯を提供する飲食業者であって、必ずしも「こまち」の語に精通している学者や知識人ばかりではないから、今日では日常的に使用されていない「こまち」の語は誰でも明確に理解できるという根拠はない旨主張する。
しかしながら、我が国おいて、米は主食として古くから食されているものであり、今日、食生活の洋風化が進んでいるとはいえ、依然として主食として世人全般に関心をもたれている食品であり、したがって、その需要者層は原告主張の者に限られるものではなく、また、その取引業者も存在することも明らかである。そして、「こまち」は、日常的に使用される語として我が国において定着していることは、前記のとおりであるから、格別言語に精通している学者や知識人でなくてもその意味するところは一般によく知られているというべきであり、原告の上記の主張も失当である。
２　取消事由２に対して


前記１のとおり、本願商標は、これを構成する「カリフォルニア」の文字部分と「こまち」の文字部分とが、外観、観念上分離して看取されるばかりでなく、「カリフォルニア」の文字部分は、商品の品質、産地を表すものと理解されるから、「こまち」の文字部分に強い自他商品の識別力を有するのである。一方、原告の提示する登録例は日本の地名と、我が国において古来より親しまれている「こまち」若しくは「小町」の文字との組み合わせよりなるものであり、このような商標は、我が国の古来より慣れ親しんだ熟語的言葉として、書された文字全体が「当該地で評判の美しい娘」という一体的な意味合いを生じ得るものとして理解されるものである。
このように、原告の提示する登録例は、いずれも日本の地名に「こまち」あるいは「小町」の文字を組み合わせてなるものであり、外国の地名を冠してなる本願商標とは明らかに態様を異にするものであって、同等に扱うことができない。したがって、本願商標とこれらの登録例とが「事案を異にする」とした審決の認定、判断に誤りはなく、また、本願商標の認定、判断に際して、原告提示の登録例の識別性や「こまち」もしくは「小町」との識別性が検討されなければならない理由はないから、原告の主張は理由がないものというべきである。
３　結論
以上のとおり、原告の主張はいずれも当を得たものでなく、本願商標が商標法４条１項１１号に該当するとした審決の認定、判断は正当であり、違法な点はないから、取り消されるべき理由はない。
理　　　　由
１　取消事由１について
(1)（ア）　本願商標の構成が「カリフォルニアこまち」の文字を横書してなり、その指定商品を第３０類の「米」とするものであること、これに対して、引用商標が「こまち」の文字と「小町」の漢字を上下二段に書してなり、指定商品を旧第３３類「粉類、その他本類に属する商品」とするものであること、本願商標の構成中の「カリフォルニア」の文字は片仮名であり、「こまち」の文字は平仮名であるから、視覚上、それぞれの文字部分に分離して看取されるものであることは、当事者間に争いがない。
（イ）　そして、両者に共通する「こまち」の文字部分について、乙第１号証（株式会社三省堂発行、新明解国語辞典・第５版）及び弁論の全趣旨によれば、「こまち」の語は、美人の代表とされた小野小町の再来の意として、「（その町で評判の）美しい娘、小町娘」を意味するものとして一般に広く知られているものであることが認められる。
また、弁論の全趣旨によれば、この「こまち」という語は、昔から地名などを冠して使われることが多く、その場合、一般的には、「当該地で評判の美しい娘」という一連の意味合いが自然に生じて不可分一体の語句として理解され得るものであると認めることができる。
しかしながら、本願商標の構成中の「カリフォルニア」の文字部分についてみると、カリフォルニアがアメリカ合衆国太平洋岸の州であり、我が国との関係が密接であること、カリフォルニア州において農作物の栽培も盛んであり、同州で栽培される米をカリフォルニア米と称していることについては争いがなく、乙第２号証ないし第９号証及び弁論の全趣旨によれば、「カリフォルニア」の語は、我が国と極めて密接な関係のあるアメリカ合衆国の州名を表すものとして周知であるところ、カリフォルニア州で生産された米が「カリフォルニア米」と称されて我が国にも輸入され、市場に出回っていることは広く知られており、「カリフォルニア」は、海外における米の産出地として著名となっていることが明らかである。そして、我が国のマスコミにおいて、例えば、「おいしいアメリカ」と題する記事で、カリフォルニア米のあきたこまちを使ったジャンバラヤを取り入れた日本の駅弁が紹介されるなどしている（１９９７年８月１日付け日本経済新聞、乙第９号証）。他方、本願商標の構成中の「こまち」の文字についてみると、「こまち」あるいは「小町」の語は、本願商標の指定商品である「米」の著名な品種である「あきたこまち」の例にみられるように、日本の地名を冠して一連の語として使用されることが多いのに対し、本願商標のように、外国の地名と組み合わされて使用される例はいまだ乏しいことは顕著な事実である。
原告は、本願商標「カリフォルニアこまち」から「カリフォルニアで評判の美人」あるいは「カリフォルニアの美しい娘」なる一連の観念のみが生ずるものと主張するところ、なるほど、地名と「こまち」との組合せからなる本願商標に接した場合、原告主張の上記のような観念を想起することもあり得るものと推認することができる。しかしながら、上記説示のとおり、外国の地名と「こまち」とが組み合わされて使用される例は極めて少ないこと、及び我が国においても「カリフォルニア米」が広く知られていることなどから、指定商品である「米」との関係では、本願商標の「カリフォルニア」の文字部分から米の産出地である「カリフォルニア州」を想起するか、「カリフォルニア産の米」すなわち「カリフォルニア米」そのものを想起する場合も少なくないものと認められ、原告が主張するように本願商標からは「カリフォルニアで評判の美人」あるいは「カリフォルニアの美しい娘」なる一連の観念のみが生するものと認めることはできない。（ウ）　以上によれば、本願商標をその指定商品の「米」について使用した場合、それに接する需要者、取引者は、本願商標の構成中の「カリフォルニア」の文字について、海外における著名な米の産出地であるカリフォルニア州を表示したものと理解するか、カリフォルニア米を想起する場合が少なくないであろうから、単に産地、品質を表示するものとして出所識別機能を欠いており、その指定商品の識別の標識としては、「こまち」の文字部分に着目して、これより生ずる「コマチ」の称呼をもって商品の取引に当たることが多いであろうことを推認することができる。
（エ）　したがって、本願商標は、その構成文字の全体を読んだ場合の「カリフォルニアコマチ」の称呼を生ずる他に、「こまち」の文字部分より、単に「コマチ」の称呼、「小町娘」の観念をも生ずるものと認められ、本願商標と引用商標とは、「コマチ」、「小町娘」の称呼、観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願の指定商品は引用商標の指定商品中に包含されているから、本願商標が商標法４条１項１１号に該当するとした審決の認定、判断には誤りがない。(2)　原告は、「地名」と「こまち」あるいは「小町」の文字が結合された過去の登録例を挙げ、本願商標について、これら登録例と区別して拒絶される理由は見当たらない旨主張している。