(ａ)被告取扱規程における５級未満の特許の対価としては，実績対価は支払われず，出願時の５０００円と登録時の６０００円の合計１万１０００円が支払われるだけである。（乙２の８）。これに対して，特級でかつ優秀社長賞を受賞した本件各特許発明は，出願・登録時の１万１０００円に加えて，実績対価として１５０万円が支払われ，優秀社長賞の受賞により１００万円が支払われ，これらを合計すると，２５１万１０００円となる。
そうすると，５級未満の特許を基準にして本件各特許発明の寄与度を設定する場合，本件各特許発明の対価合計額は５級未満の特許の対価額の２２８件分（＝２５１万１０００円／１万１０００円）に相当する。
(ｂ)したがって，原判決のように，本件各特許発明が，被告ライセンス契約における基準期間内の一審被告保有特許のうちの１件に対し，何件分の価値を有するかという算定方法で寄与度を算定するのであれば，第１期～第３期については，ＬＢＰにつき，２２８／４００５とすべきであり，ＭＦＰ等につき，２２８／６１７５とすべきである。第４期及び第５期については，分母を後記ク(イ)のとおりとすべきである。
このような算定方法は，実質的に何の根拠もなく３０件分という判断を行っている原判決よりはるかに合理的であるはずである。
(イ)算定方法１８，１９における寄与度につき
ａ算定方法１８の場合
(ａ)分母につき
α算定方法１８においては，「本件各特許発明の寄与度」を示す数値の分母につき，本件各特許発明が実施されている製品において実施されている一審被告保有の基準期間内の特許件数を使用すべきである。しかし，一審原告は，本件各特許発明が実施されている製品において実施されている一審被告保有の特許件数を算出するデータを持ち合わせていない。もっとも，一審被告保有の特許のうち，５級未満の特許についてはいかなる製品にも使用されていない以上，本件各特許発明が実施されている製品においても実施されていないということができる。そこで，５級未満の特許件数を求め，これを一審被告保有の基準期間内の全特許件数（除外特許等を除く）から引いた数値を，代替的に，本件各特許発明が実施されている製品において実施されている一審被告保有の特許件数として使用する。
β一審被告保有の特許のうち，ＬＢＰ及びＭＦＰ等の５級以上の特許件数は，以下のように求められる。
一審被告の周辺機器事業部が保有する特許数は，ＬＢＰ及びＭＦＰ等に関連する一審被告内の各事業部（映像事務機，化成品，周辺機器の各事業部）が管理するすべての特許のうち＊＊＊＊％である（乙２３４）。また，本件日本特許の満了時である平成１３年１０月２０日より前に一審被告の周辺機器事業部が管理していた５級以上の特許件数は＊＊＊件である（甲１５２）。したがって，本件日本特許の満了時において，ＬＢＰ及びＭＦＰ等に関連する一審被告内の各事業部（映像事務機，化成品，周辺機器の各事業部）が管理していた特許のうち，５級以上の特許件数は，４７５９件（＊＊＊件÷＊＊＊＊＊）と推定される。一方，原判決（２６５頁下１行～２６６頁５行）によれば，本件日本特許の特許公開時である昭和５８年４月２２日から満了時である平成１３年１０月２０日までの基準期間内に公告・登録された特許と基準期間内に公開され基準期間後に登録された特許件数は，ＬＢＰにつき１万１６４２件，ＭＦＰ等につき１万６３２４件であり，合計すると２万７９６６件となる。そして，原判決の判示（３０６頁９行～１２行）するとおり，基準期間内において，新たに特許登録されたり，又は存続期間満了や無効等によって権利消滅が生じることを考慮すれば，上記件数の２分の１である１万３９８３件が本件日本特許の満了時において，ＬＢＰ及びＭＦＰ等に関連する一審被告内の各事業部（映像事務機，化成品，周辺機器の各事業部）が管理していたすべての特許件数であると推定され，これには，上記の推定による５級以上の特許件数４７５９件と５級未満の特許件数９２２４件（１万３９８３件－４７５９件）が含まれる。
そこで，本件日本特許の満了時において，ＬＢＰ及びＭＦＰ等に関連する一審被告内の各事業部（映像事務機，化成品，周辺機器の各事業部）が管理していた５級以上の特許件数と５級未満の特許件数の比率は，４７５９：９２２４（＝１：２）となる。したがって，原判決が認定した被告ライセンス契約の対象となっているＬＢＰ及びＭＦＰ等のそれぞれの対象特許件数４００５件，６１７５件に対しても，上記と同じ比率で５級以上の特許と５級未満の特許が含まれると考えられるから，ＬＢＰについては，５級以上の特許（ＬＢＰ製品に実施されている特許）は１３３５件（４００５件×１／３），５級未満の特許（ＬＢＰ製品に実施されていない特許）は２６７０件（４００５件－１３３５件）であり，ＭＦＰ等については，５級以上の特許（ＭＦＰ等の製品に実施されている特許）は２０５８件（６１７５件×１／３），５級未満の特許（ＭＦＰ等の製品に実施されていない特許）は４１１７件（６１７５件－２０５８件）である。γ以上のとおり，寄与度の分母は，第１期～第３期については，ＬＢＰにつき１３３５，ＭＦＰ等につき２０５８となる。
(ｂ)分子につき
分子については，被告取扱規程における実績対価の金額の比較による算定方法により，本件各特許発明が５級の特許の何件分の価値を有するかを求める。


上記(ア)ｂの場合には，本件各特許発明が実施されている製品において実施されている特許であるか否かにかかわらず，すべての特許の数が分母の数となっていたが，算定方法１８の場合には，本件各特許発明が実施されている製品において実施されている特許のみが分母となっているから，算定方法１８の寄与度の分子となる数も，実施されている特許の中で一番低い価値を持つ５級の特許を基準にして，本件各特許発明が何件分の価値を持つかが求められなければならない。
そして，乙２の８（「発明・考案・創作に関する取扱規程」）によれば，５級の特許の対価としては，出願時の５０００円と登録時の６０００円と実績対価の６０００円の合計１万７０００円である。これに対して，本件各特許発明のような特級でかつ優秀社長賞を受賞した発明は，出願時と登録時の１万１０００円，実績対価としての１５０万円，優秀社長賞受賞による１００万円を合計した，２５１万１０００円が支払われる。したがって，本件各特許発明のような特級でかつ優秀社長賞を受賞した発明の対価合計額は５級の特許の対価額の１４８件分（＝２５１万１０００円／１万７０００円）に相当するから，寄与度の分子は，１４８となる。(ｃ)以上により，算定方法１８における寄与度は，第１期～第３期については，ＬＢＰにつき１４８／１３３５，ＭＦＰ等につき１４８／２０５８となる。第４期及び第５期については，分母を後記ク(イ)ａのとおりとすべきである。
ｂ算定方法１９の場合
算定方法１９における寄与度とは，ＬＢＰ及びＭＦＰ等に関する全特許の中で本件各特許発明が寄与している度合いである。したがって，分母は，第１期～第３期については，被告ライセンス契約における基準期間内の一審被告保有特許件数，すなわち，ＬＢＰについて４００５，ＭＦＰ等について６１７５となる。
次に，分子については，上記(ア)ｂの被告取扱規程における実績対価の金額の比較による算定方法によって，２２８となる。以上により，算定方法１９の場合の寄与度は，ＬＢＰについて２２８／４００５，ＭＦＰ等について２２８／６１７５となる。ク本件各米国特許発明及び本件ドイツ特許発明のみが有効な期間の寄与度
の算定方法
(ア)原判決では，本件各米国特許発明及び本件ドイツ特許発明のみが有効な期間（第４期及び第５期）の寄与度についても，第１期～第３期と同様に考えて特に区別していない。
しかし，日本国内で特許出願していても，費用や手間の関係上，それらの特許が必ずしもすべて外国においても出願されているとは限らないのであって，むしろ，国内において出願・登録された特許のうち特に重要な特許のみが外国においても出願されているケースが多いと考えられる。したがって，本件特許発明と実質的に同一の特許発明であるという理由だけで，第４期と第５期が，第１期～第３期と同じ寄与度であると認定するのは不合理である。言い換えるならば，その出願・登録件数が明らかに異なるのであるから，その分母を国内と同様にＬＢＰにつき４００５，ＭＦＰ等につき６１７５とするのは不当である。(イ)第４期及び第５期の寄与度の分母についての算定方法は，次のいずれかの方法によるべきである。
ａ寄与度の分母についての算定方法(1)
(ａ)一審被告周辺機器事業部が管理する５級以上の特許のうち米国
及びドイツで出願されている特許の割合
甲１５２は，周辺機器事業部が管理する５級以上の特許の一覧表であるところ，その中で公告番号の記載がある特許について外国出願がなされているかどうかを一審原告が検索したところ，検索対象１６２件のうち，米国において出願されている特許は＊＊件であり，ドイツにおいて出願されている特許は＊＊件であった（甲１５３）。この結果によれば，日本で出願されている一審被告の５級以上の特許のうち＊＊＊＊％（＊＊件／１６２件）が米国で出願されており，＊＊＊＊％（＊＊件／１６２件）がドイツで出願されているということになる。
(ｂ)一審被告の特許におけるＬＢＰ及びＭＦＰ等の５級以上の特許
件数
一審被告の特許のうち，ＬＢＰ及びＭＦＰ等の５級以上の特許件数は，上記キ(イ)ａ(ａ)βのとおり，ＬＢＰについては１３３５件，ＭＦＰ等については２０５８件である。
(ｃ)米国又はドイツにおいて出願されている特許件数
αＬＢＰにつき
ＬＢＰの場合，１３３５件が基準期間内における一審被告の５級以上の特許である。そして，日本で出願されている一審被告の５級以上の特許のうち＊＊＊＊％（＊＊件／１６２件）が米国で出願されており，＊＊＊＊％（＊＊件／１６２件）がドイツで出願されているということができるから，１３３５件の＊＊＊＊％である＊＊＊件（１３３５件×＊＊＊＊＊）が米国で出願されており，１３３５件の＊＊＊＊％である＊＊＊件（１３３５件×＊＊＊＊＊）がドイツで出願されているということができる。また，有用性の高い特許はいずれの国でも出願されている可能性が高く，ドイツにおいて出願されている特許は米国においてもほぼ出願されているものと考えられる。このことからすると，＊＊＊件が米国又はドイツで出願されていることになる。したがって，ＬＢＰについての第４期及び第５期の寄与度の分母は，＊＊＊とすべきである。
βＭＦＰ等につき
ＭＦＰ等については，２０５８件が基準期間内における一審被告の５級以上の特許である。そして，２０５８件の＊＊＊＊％である＊＊＊件（２０５８件×＊＊＊＊＊）が米国で出願されており，２０５８件の＊＊＊＊％である＊＊＊件（２０５８件×＊＊＊＊＊）がドイツで出願されており，有用性の高い特許はいずれの国でも出願されている可能性が高く，ドイツにおいて出願されている特許は米国においてもほぼ出願されているものと考えられることからすると，＊＊＊件が米国又はドイツで出願されていることになる。
したがって，ＭＦＰ等についての第４期及び第５期の寄与度の分母は，＊＊＊とすべきである。
ｂ寄与度の分母についての算定方法(2)


仮に，ａにおいて算出した，ＬＢＰについての分母＊＊＊，ＭＦＰ等についての分母＊＊＊という数値が認められない場合，以下のような計算数値が用いられるべきである。
(ａ)乙９４の１及び甲１５５によれば，一審被告の米国特許の登録年である１９９１年から２００５年までの各年の米国特許登録件数は，甲１５６の表の「米国特許」の欄に記載されているとおりである。また，甲１５４によれば，同じ期間の一審被告の日本登録特許件数は，甲１５６の表の「日本特許」欄に記載されているとおりである。１９９１年から２００５年までの各年の米国特許登録件数を合計すると２万３０８０件になる。同じく１９９１年から２００５年までの各年の日本特許登録件数を合計すると３万８６２８件になる。
したがって，米国特許登録件数は，日本特許登録件数の５９．７５％であるといえる（２万３０８０件／３万８６２８件）。いい換えれば，一審被告は，１９９１年から２００５年までの間，特許全体について見れば，日本における登録特許件数の５９．７５％を米国においても特許として登録していたということができる。(ｂ)そして，特許全体における日本特許登録件数と米国特許登録件数の割合はＬＢＰ及びＭＦＰ等における日本特許登録件数と米国特許登録件数の割合とほぼ一致すると考えられる。なぜなら，ＬＢＰ及びＭＦＰ等の商品は，一審被告の代表的な商品であるからである。
(ｃ)そうすると，１９９１年から２００５年までのＬＢＰの米国登録特許件数は，日本登録特許件数の５９．７５％と考えられるから，２３９３件（４００５件×５９．７５％）である。甲１５５において米国特許登録のみが記載されていることからも分かるように，ドイツにおける登録は，米国における登録に比べ，一般的に少数である。有用性の高い特許はいずれの国でも出願・登録されている可能性が高く，ドイツにおいて出願・登録されている特許は米国においてもほぼ出願・登録されているものと考えられることからすると，２３９３件は，米国又はドイツで登録されている特許件数ということができる。
また，ＭＦＰ等についても，同様に，米国又はドイツにおけるＭＦＰ等の登録数は，３６９０件（６１７５件×５９．７５％）である。
(ｄ)したがって，第４期及び第５期の期間については，ＬＢＰについて算定式の寄与度の分母を２３９３，ＭＦＰ等について寄与度の分母を３６９０とすべきである。
(4)原判決の「修正実施料率」認定の誤り（争点３－１に関し）
ア原判決の「修正実施料率」の認定方法
原判決は，「標準包括ライセンス料率」をもって「修正実施料率」としており，その認定に当たり，以下のように判示している（２７２頁１１行～２７４頁１３行）。
①被告ライセンス契約における実施料は，原則として，対象製品が相手方又は相手方の関連会社から第三者に対して譲渡された際の譲渡価格の合計に実施料率を乗じて決定される。
②修正実施料率は，概ね一審被告の有する特許等と相手方の有する特許等の特許力の差の違いに応じて生じるものの，被告ライセンス契約中のライセンスバック契約の修正実施料率の平均は，およそＬＢＰについて２．２１％，ＭＦＰ等について２．６１％である（乙７２の１・２。上記の数値は，主要相手方のうち，乙７５記載のライセンスバック契約の相手方の平均である。）。
③ライセンスバック契約は，有償部分（相手方から一審被告に対し実施料を支払う部分）と無償部分とに分けて考えることができる。有償部分（実施料の定め）は，契約の相手方ごとに異なる数字となっているが，これは，一審被告と各相手方との特許力（対象特許の単純な総和や有力特許の数・価値，交渉能力の高低などの様々な要因を総合考慮して決定される）の差異によるものである。
④もっとも，各相手方とのライセンス契約における，各相手方の個別の特許力を具体的に考慮検討することは，その審理に著しい負担を要するものであることから，いくつかの相手方との間における実施料率の平均値をもって有償部分の標準的実施料率とし，無償部分については，個々の特許力を考慮せずに，保有特許数の総和が特許力を示すものとして，算定することとする。
⑤したがって，いくつかの相手方との間における実施料率の平均値と，前記実施料率の平均値÷（一審被告の対象特許数－前記相手方の対象特許数の平均値）×前記相手方の対象特許数の平均値，との和によって，無償部分を反映した「修正実施料率」（標準包括ライセンス料率）を算定するのが相当である。
⑥以上により計算すると，ＬＢＰ及びＭＦＰ等の標準包括ライセンス料率は，ＬＢＰが２．４０％，ＭＦＰ等が２．９１％となる。イ乙７２の１・２により認定された実施料率の平均値は正確かつ実体に即
した数値であるとはいえないこと
(ア)原判決は，乙７５（「標準包括ライセンス料率」）記載のライセンスバック契約の相手方の平均であるとする乙７２の１・２（「事実実験公正証書」）によって，被告ライセンス契約中のライセンスバック契約の実施料率の平均が，およそ，ＬＢＰについて２.２１％，ＭＦＰ等について２.６１％であると認定しているが，これは，一審被告が秘密裡に算定した数値をそのまま採用したものであり，正確かつ実体に即した数値であることの保証は全くない。


一審原告は，原審において，正確かつ実体に即した実施料率の算定のため，一審被告とライセンス契約を締結している各相手方との間におけるライセンス契約書の文書提出命令を求めた。しかし，原判決は，文書提出命令の必要はないと判断し，この点について，「各契約における実施料率は被告及び第三者である相手方の重要な営業秘密であることから，代替的な方法が存在するのであれば，当該代替的な立証方法を採用するのが相当である。」（２７４頁１６行～１９行）と判示した。そして，一審被告が提出した乙７２の１・２については，①公証人の面前で計算していること，②陳述書を提出した会社のシェアは，生産シェアにおいてＬＢＰは６４．９４％，ＭＦＰ等は７４．３３％，販売シェアにおいてＬＢＰは５２．６８％，ＭＦＰ等は８０．０５％と主要相手方を含んでいることを理由に，乙７２の１・２の一審被告の行った算定方法を代替的な方法として是認した（原判決２７４頁１９行～２７５頁３行）。
(イ)しかし，上記のような原判決の判断は，以下に述べるように不合理である。
ａ法が真実に適用されなければならないということからすれば，本来真実がまず明らかにされなければならない。したがって，情報が開示されることこそが原則となるはずである。情報が開示されることが原則であるべきことは，文書提出命令を規定する民訴法２２０条４号においても，提出を命じることができることが原則として規定され，一定の事情がある場合のみ例外的に提出を命じられないという形で規定されていることからも明らかである。とすれば，判決においては，一審被告とライセンス契約の相手方との間の契約書など一審原告が文書提出命令を求めた書類が提出されないことの理由が具体的に述べられなければならない。
しかるに，原判決においては，「各契約における実施料率は一審被告及び第三者である相手方の重要な営業秘密である」と記載されているのみであり，それがいかなる理由で営業上の秘密となるのかを明らかにすることなく，一審被告が主張するところ以上の理由を全く述べていない。すなわち，原判決では，代替的な方法で済ませられるべき理由が明らかにされていない。
また，仮に営業秘密であると認定されるとしても，これが一審原告に示され得ないことの理由は明らかでない。なぜなら，一審被告は，原審においても営業上の秘密を理由に準備書面等の多くの部分につき閲覧等制限の申立てをしており，各契約における実施料率についても，このように閲覧等制限を申し立て，それが認められれば，他者に知られるべきでない事実であっても，支障が生じるとは考えられないからである。
ｂ原判決は，代替的な方法として是認し得ると判断する理由の一つとして，公証人の面前で計算していることを挙げている。しかし，公証人１人の面前で計算したというだけでは，その正確性は必ずしも担保されないばかりでなく，公証人は，被告ライセンスの実態に照らしてその計算内容が実体を反映していることを保証するものではないから，公証人立会いの下で計算したとしても，その数値が修正実施料率としてふさわしいとは限らない。
ｃ原判決は，代替的な方法として是認した理由の二つ目として，陳述書を提出した会社には主要相手方が含まれていることを挙げている。しかし，ＬＢＰにおいては，販売シェアは５０％台，生産シェアは６０％台にすぎないにもかかわらず，陳述書を提出した会社には主要相手方を含んでいると評価することは過剰であるといわざるを得ない。ウ特許件数の差のみに基づいて算定することは不合理であること原判決は，無償部分については，個々の特許力を考慮せずに，保有特許数の総和が特許力を示すものとして，算定するという方法を採用している。しかし，このような算定方法が不当なものであることは明らかである。なぜなら，包括クロスライセンス契約の対象となっている特許の中でも，重要な特許とそうでない特許が存在することは明白な事実であり，個々の特許の価値を無視して単に特許数にのみ着目して修正実施料率を導き出すことはできないからである。例えば，一審被告と無償包括クロスライセンス契約を締結している＊＊＊＊＊＊＊や＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊が保有しているＬＢＰ及びＭＦＰ等の特許発明の件数と，一審被告の保有しているＬＢＰ及びＭＦＰ等の特許発明の件数は著しく異なる。ＬＢＰに関して，一審被告，＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，＊＊＊＊＊＊＊が保有する特許件数は，それぞれ，１１６４２件，＊＊＊＊件，＊＊＊＊件であり（甲１０５の１～３），ＭＦＰ等に関して，一審被告，＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，＊＊＊＊＊＊＊が保有する特許件数は，それぞれ，１６４３２件，＊＊＊＊件，＊＊＊＊＊件である（甲１０５の１～３）。この事実からも，特許件数の差を特許力の差とみなして計算する原判決の算定方法が不合理であることは明らかである。
そして，包括クロスライセンス契約を締結する際，実務上各当事者は，互いに当該契約の対象とする特許の価値（特許の有効性，特許の侵害立証の容易性，技術的範囲，当該特許を実施した製品の販売額等）を評価することによって実施料率等を定めており，特許件数のみを考慮しているわけではない（甲１２５，「特許ネゴシエーターの技法３」）。例えば，１件でも回避不能な重要な特許があれば，相手方がより多くの件数の特許を有していたとしても，実施料を支払わなくても済む無償包括クロスライセンス契約を締結できることもあるのである。
したがって，特許件数の差のみに基づいて算定した標準包括ライセンス料率を，本件各特許発明の相当の対価の算定に用いるのは妥当でない。この点について，原判決は，「…個々の特許の価値を考慮することは，多数の包括クロスライセンス契約における極めて多数の特許の中からそれぞれ重要とされる特許を抽出してその貢献度を考慮したり，交渉能力の高低等の数値化の困難な事情を判断したりすることが必要となり，その審理に多大な時間と費用を要することになることに照らせば相当ではなく，上記算定方法は，複数のライセンス先を対象として平均値を採用しているので平準化が期待できることからすれば，是認できる合理的な算定方法である」（２７５頁８行～１４行）と判示する。
しかし，一審被告は，各ライセンシーとの間のライセンス料率や各ライセンシーが実施している一審被告の特許を明らかにしていない以上，そもそも重要とされる特許を抽出してその貢献度を考慮することがどの程度困難なことであるのか，その審理にどの程度の時間と費用を要するのかは不明であり，原判決の判示が具体的な根拠に基づくものとは言い難い。また，複数のライセンス先を対象として平均値を採用しているので平準化が期待できるという点についても，上記イのとおり，そのライセンス先は必ずしも一審被告の主要なライセンス先を網羅しておらず，複数であっても導き出された数値は実際に即したものであるとはいい難い。したがって，原判決の採用する算定方法が「是認できる合理的な算定方法である」とすることはできない。


エ一審原告が主張する修正実施料率の算定方法
(ア)算定方法１及び２における修正実施料率
光学系ユニット単体を基礎とし，本件特許を単独でライセンスしたと仮定した場合の一審被告の得べかりし実施料を算出する算定方法である。本件各特許発明が，必須かつ回避不可能な重要特許であること，発明協会発行の「実施料率（第４版）」（甲１９）によれば，プリンタ等の「その他の機械」の分野における実施料率について，１０％以上の実施料率を設定した契約が１０％弱あることからすれば，本件特許の修正実施料率は，１０％と考えるべきである。
(イ)算定方法３～７，９～１１，１３～１７における修正実施料率算定方法３，９～１１，１３は，包括クロスライセンス契約における相手方のＬＢＰ及びＭＦＰ等の全世界における売上げ（譲渡価格合計額）を基準とする相当対価の算定方法である。発明協会発行の「実施料率（第４版）」（甲１９）によれば，プリンタ，複写機等の「その他の機械」の分野における実施料率の中央値又は昀頻値は５％である。したがって，算定方法３，９～１１，１３において用いる修正実施料率は５％とすべきである。
算定方法４～７，１４～１７は，包括クロスライセンス契約における一審被告のＬＢＰ及びＭＦＰ等の全世界における売上げ（譲渡価格合計額）を基準とする相当対価の算定である。算定方法４～７，１４～１７においても，修正実施料率は同様に５％とすべきである。
(ウ)算定方法１８，１９における修正実施料率
算定方法１８，１９においても，上記(イ)と同様に，５％をもって修正実施料率とすべきである。
(5)原判決の「全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件各特許発明の実施
割合」認定の誤り（争点３－３に関し）
ア原判決の実施割合の算定方法（第１期～第３期）が不合理であること(ア)原判決の実施割合の算定方法（第１期～第３期）原判決は，「全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件各特許発明の実施割合」（第１期～第３期）について，以下のように判示する。ａ本件特許発明が出願公開された昭和５８年から存続期間が満了した平成１３年１０月に至るまでに十数年の期間があり，ライセンシー先が十数社にも及ぶことに照らし，その実施状況を逐一検討することは著しい時間的，経済的コストを要すること，対象分野で相当程度のシェアを有する一審被告における実施状況は業界内での実施状況を相当程度反映しているから，全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件各特許発明の実施割合を算定する際にも，一審被告における本件特許発明の実施割合を基礎とすべきである（３０８頁下９行～３０９頁６行）。
ｂ①一審被告が三星電子につき２００１年（平成１３年)ころ調査をした機種について本件各特許発明の実施が確認されなかったことが認められること（乙１９１，Wの陳述書），②そのほかの一審被告のライセンシーによる本件各特許発明の実施状況は不明であること，及び③ライセンシーにおいては，自社で開発した技術や公知の代替技術ないし競合技術があれば，自社の開発能力の維持発展やライセンス契約更新時における交渉力維持を図るため，それらの技術を使用する傾向があるものといえることから，一審被告の実施割合に９０％を乗じた数値を全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件各特許発明の実施割合と考えるべきである（３０９頁７行～１９行）。
ｃ一審被告の実施割合の算定については，本件特許発明の技術的範囲及び代替技術について，一審被告の主張するいかなる技術が本件特許発明の技術的範囲に属さず代替技術に当たるかを認定し，一審被告提出の乙２０８（「ＬＢＰ機種番号別／年度別被告出荷金額」），乙２０９（「ＭＦＰ等機種番号別／年度別被告出荷金額」）に基づき，一審被告において，本件特許発明が実施されている実施割合を求める（２９９頁９行～３００頁下１行）。
(イ)しかも，原判決の実施割合の算定方法（第１期～第３期）には，次のような問題がある。
ａ一審被告の実施割合に９０％を乗じた数値を「全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件各特許発明の実施割合」と考えるべきである旨判示した，上記(ア)ｂ①～③の理由付けには，以下のような不合理な点がある。
(ａ)一審被告が三星電子につき２００１年（平成１３年)ころ調査をした機種について本件各特許発明の実施が確認されなかった事実というのは，乙１９１の陳述書に記載されているが，乙１９１は，一審被告の従業員がなんら刑事制裁のない環境において作成したものである以上，証拠としての信用性は極めて低い。また，三星電子は一審被告がライセンスしている多数の競合他社のうちの一社にすぎず，その他の競合他社と比べて特別有力なわけでもない。一審被告においても本件各特許発明を実施していない製品が存在するのであるとすれば，仮に三星電子における３機種において調査した結果，本件各特許発明が実施されていなかったとしても，そのことから，直ちに本件各特許発明の他社製品における実施状況と本件各特許発明の被告製品における実施状況が異なり，前者が後者を下回るということは導けない。
(ｂ)三星電子以外の一審被告のライセンシーによる本件各特許発明の実施状況は不明であるということは，一審被告のライセンシーにおける実施割合が一審被告よりも低いということの根拠にはならない。むしろ，本件各特許発明が実質的に回避不可能な必須特許であることからすれば，一審被告のライセンシーにおける実施割合は，一審被告と同程度であると考えるべきである。
(ｃ)包括クロスライセンス契約は，すでに発明され他社により特許取得されている優れた技術を利用して，自社においてより有用性の高い他の技術を開発製造することにより，総合的に見て他社よりもすぐれた製品を作り，生存競争に打ち勝つために締結されている。したがって，静止ゴースト像の除去については，すでに本件各特許発明のように，シンプルかつ優れた技術が発明されているのであるから，静止ゴースト像の除去の問題については，包括クロスライセンス契約を利用して本件各特許発明を実施し，他の発明によって，自社製品の優位性を生み出そうと考えるのが自然である。ライセンシーにおいては，自社で開発した技術や公知の代替技術ないし競合技術があれば，自社の開発能力の維持発展やライセンス契約更新時における交渉力維持を図るため，それらの技術を使用する傾向があるということは，一般論としては肯定できても，本件については当てはまらない。


(ｄ)以上のとおり，他社において一審被告におけるよりも少ない割合でのみ本件各特許発明が実施されていると判断することはできないというべきである。本件各特許発明が，一審被告において唯一特級と評価され，優秀社長賞まで受賞した優れた発明であり，実質的に回避することのできない必須特許であることに鑑みれば，他社においても同様の割合で実施されていると考えるのが自然である。ｂ原判決は，一審被告が本件特許発明の代替技術になると主張する技術Ａから技術Ｉの各特許及びその他の特許について，それぞれの技術が代替技術に当たるか否かを検討し，そのうちの技術Ｂ，技術Ｃ，技術Ｄ，技術Ｆの各技術については代替技術に当たるという判断をしている。しかし，一審被告の技術的範囲及び代替技術に関する主張は，そもそも信義則違反もしくは禁反言に当たると判断されなければならなかったのであり，そのような判断を行わなかった原判決の判断は不当である。理由は次のとおりである。
(ａ)一審被告は，本件特許発明を特級と評価した平成６年当時，及び本件特許発明を優秀社長賞に賞した平成１０年当時のいずれにおいても，本件各特許発明について，原審において一審被告が主張するように多数の代替技術によって代替可能な技術であるとは認識しておらず（以下，原審において一審被告が主張した本件各特許発明の技術的範囲のことを「狭い技術的範囲」という。），ほとんどすべての一審被告の製品に本件各特許発明が実施されていると認識していた。このことは，後に，平成１４年４月ころ，一審原告が再評価申請を行った際に，一審被告がこれに対して回答するに当たり，甲１２の対応表を一審原告に示して，レーザー走査光学系を有するすべての被告製品において本件各特許発明が実施されていると説明したことからも明らかである（以下，甲１２作成時に一審被告が認識していた技術的範囲を，「広い技術的範囲」という。）。また，原判決においても「…被告は，本件各特許発明が広く実施されているものと考えており，かかる態度は，平成１４年初めの再評価時においても基本的に維持されていた。」と認定されているとおりである（原判決３０５頁下３行～下１行）。
そして，一審被告は，本件各特許発明の技術的範囲は「広い技術的範囲」であることを前提に，本件各特許発明を自ら実施し，また，クロスライセンス契約によりライセンス収入を得たり他社の特許発明を自由に実施するなどして，有形無形の莫大な利益を得たのである。とすれば，仮に本件各特許発明の技術的範囲が「狭い技術的範囲」であったとしても，それを前提に本件各特許発明の相当の対価を算定すると，一審被告の手元には，不当に多くの利益を残すことになってしまう。このような事態は一審被告に利益の不当な独占を許すことに他ならならない。したがって，自ら競業他社に対し本件職務発明をライセンスする際には，「広い技術的範囲」に基づいて権利行使をし莫大な利益を得ていたにもかかわらず，本件各特許発明の技術的範囲を「狭い技術的範囲」であると主張することは，著しく信義に反し，許されないというべきである。(ｂ)また，本件異議事件等においても，一審被告は，本件各特許発明の技術的範囲について，「狭い技術的範囲」を一切主張していない。それにもかかわらず，一審原告が自らの権利を主張すると，本件各特許発明の技術的範囲につき「狭い技術的範囲」であると主張することは，本件各特許発明の技術的範囲は「広い技術的範囲」であるということを前提とした，自らの言動に矛盾しており，禁反言の法理に反し，許されない。
ｃ技術Ｂ，技術Ｃ，技術Ｄ，技術Ｆの各技術が代替技術に該当するという原判決の認定は，次のとおり誤りである。
(ａ)技術Ｂ（被走査媒体上に静止ゴースト像が形成されない光学設計）のうち４面以下のポリゴンミラーにつき
ポリゴンミラーが４面以下の場合は，面数が少ないことから，プリント速度が極端に遅くなる。一般の法人ユーザーにおいては，ＬＢＰであれば，毎分２５枚から３０枚程度のプリント速度のものが使用されており，昀低でも毎分２０枚以上の枚数のプリントアウトが可能でなければ，その事務処理効率が著しく低下する。このように毎分２０枚以上のプリントスピードを可能にするためには，昀低でも６面以上の面数が必要であるが，ポリゴンミラーが４面の場合は，毎分１０枚程度以下のプリントスピードしか出すことができない。これに対し，本件特許発明は，プリントスピードを落とすことなく，ゴースト像を有効走査巾内から除去できる技術である。しかも，そのために特別のコストをかける必要もない。したがって，ポリゴンミラーが４面以下の場合は，プリントスピードの面で本件特許発明に劣っているのであり，本件特許発明の代替技術に該当しない。
(ｂ)技術Ｃ（非平行光束の構成）につき
α原判決は，①「本件特許発明の構成要件Ｃ『前記第２結像光学系には平行光束が入射し』は，特許請求の範囲の文言どおり，『平行な』光束と解するのが相当であって，これを別異に解する理由はな」く，②発散光束及び収斂光束は，「平行」な光束であるとはいえないので本件特許発明の技術的範囲には含まれない旨判示する（２８５頁８行～２８６頁２０行）。
βしかし，本件特許発明の構成要件は，厳密な意味での平行光束を構成要件とはしておらず，原判決の判断は誤りである。なぜなら，入射する光が，完全な平行光束の場合には，第２結像光学系の像側主点と被走査媒体面との距離Ｄは，必ず第２結像光学系の焦点距離ｆとなるため，本件特許発明の条件式の「α＜４π／Ｎ－Ｗ／Ｄ」の「Ｄ」の箇所には，第２結像光学系の焦点距離を意味する「ｆ」しか入り得ない。したがって，本件特許発明において厳密な意味での平行光束が構成要件として要求されるのであれば，本件特許発明の条件式は，「α＜４π／Ｎ－Ｗ／ｆ」と記載されていたはずであるにもかかわらず，本件特許発明の条件式は，「α＜４π／Ｎ－Ｗ／ｆ」という記載ではなく，「α＜４π／Ｎ－Ｗ／Ｄ」という記載となっている。このことは，「Ｄ」という箇所に「ｆ」以外の数値が入り得ることを示唆していることに他ならない。また，本件明細書のいずれの部分にも厳密な意味での「平行光束」でなければならないとの記載はない。原判決は，「…構成要件Ｃの文言に反してまで，平行光束以外の光束が技術的範囲に含まれ得ると解釈することはできず」（２８５頁１７行～１８行）と判示するが，平行光束の定義がそもそも厳密な意味での平行光束以外の光束も含んでいるのであるから，厳密な意味での平行光束以外の光束が技術的範囲に含まれ得ると解釈しても，構成要件Ｃの文言に反しているとはいえない。


さらに付け加えれば，もともと一審原告が作成して一審被告に提出した特許提案書の特許請求の範囲には，上記の理由により「平行」という記載は無かった。一審原告が一審被告に特許提案書を提出した後，登録までの間に，知財担当者が一審原告の了解も得ずに「平行」という不必要な限定をしてしまったのである。このことは，本件各米国特許の特許請求の範囲や本件ドイツ特許の特許請求の範囲に「平行」という記載がないことからも明らかである。このように一審被告の側で本件各特許発明の技術範囲を狭め，その結果として入射光束が完全な平行光束に限定され，一審原告が受けるべき相当対価について一審原告が不利な立場に立たされることは信義に反するというべきである。したがって，このような観点からも「平行」の意義を厳密な意味での平行光束ととらえるべきではない。
γ原判決が技術Ｃに当たると認定している被告製品である原判決「別表２」の番号２７，２８，３４～４２，４５，５１，５４の機種（以下「機種２７等」という。）における収斂光束は，「平行光束」とみなすことができる。
まず，機種２７等は，乙１３４～１３８の光学配置図に示される光学配置を有するとされているところ，乙１３４～１３８に示される光束のなす角度は，それぞれ，約０．２４度ないし約０．６１度程度である。ここで，地球上の１点に届く太陽光は，厳密にいえば，約０．５３度の角度を有する光束であるが，太陽光は，一般的には平行光束といわれている（甲９９［G鑑定書］の１４頁１１行～１９頁９行）。とすれば，太陽光と同程度のごく小さな角度しか有しない乙１３４～１３８に示される光束も，太陽光と同様，平行光束とみなすことができる。この点につき原判決は，太陽光が常に平行光束とみなされているわけではない旨判示するが，甲９９に「地球上の一点に届く太陽光は，実際には，光束のなす角度が約０．５３度の収斂光束であるものの，太陽光は平行光束であるといわれている。」との記載があるとおり，太陽光は通常平行光束とみなされている（甲９９の１８頁３行～５行）。
また，原判決は，「…収斂光束の場合は，静止ゴースト像が被走査媒体面の後方に焦点を結ぶこととなり，静止ゴースト像は被走査媒体面上を揺動するので，静止ゴースト像が有効走査巾内に発生するとしても，目立たなくなるものと考えられ…，これによっても静止ゴースト像の防止の効果が働くのであるから，収斂角がわずかであるからといって，これを平行光束とみなすことはできない」（２８６頁１０行～１６行）と判示しているが，実際には，静止ゴースト像を形成する複数の光線が被走査媒体上の一定の範囲内を揺動することにより，揺動した一定の範囲内において静止ゴースト像が形成される。完全な平行光束の場合のようにごく狭い範囲内に静止ゴースト像が形成されるわけではないが，一定の範囲内で，濃度としてはやや薄いものの静止ゴースト像が形成されるのであり，このことからも，一審被告の製品において使用される光学系における入射光の収斂角は極めてわずかなものであって，本件明細書記載の「平行光束」に当たるとみなされる。さらに，機種２７等の光学配置が示されている乙１３４及び乙１３６～１３８には「コリメーターＦ値」，乙１３５には「コリメータユニット」という文言が記載されていることから，乙１３４～１３８に示される光学配置においては，コリメータレンズが使用されていることが明らかである。そして，コリメータレンズとは，一般的に，当該レンズに入射する光を平行光束にするレンズであると認識されている（甲１２１～１２４，乙４４）。したがって，機種２７等において使用されている光束は，実質的に平行光束になっているといえる。
δ仮に，技術Ｃが本件特許発明の技術的範囲に含まれないとしても，入射光を収斂光束又は発散光束にした場合，上記γのとおり，静止ゴースト像を形成する複数の光線が被走査媒体上の一定の範囲内を揺動することにより，その一定の範囲内において静止ゴースト像が形成され得る（乙１９９［H鑑定書］１０頁下４行～１１頁１行）。これに対し，本件特許発明は，条件式α＜４π／Ｎ－Ｗ／Ｄを満たすことによって，有効走査巾内にゴースト像が形成されないようにし，ゴースト像を有効走査巾外に完全に除去するというものである。したがって，技術Ｃは，ゴースト像を完全に除去できないから，本件特許発明に比べて技術的に劣っており，本件特許発明の代替技術には該当しない。
(ｃ)技術Ｄ（非倒れ補正光学系の構成）につき
非倒れ補正光学系を採用して，共役型倒れ補正光学系を採用した場合と同等のＬＢＰの性能を得ようとするならば，ポリゴンミラーの回転軸の精度を高くすることによって回転軸が傾くのを避け，かつ，ポリゴンミラーの加工精度を高くすることによってポリゴンミラーのすべての反射面の角度を一定の範囲内におさえなくてはならないが，そのために高額の費用が必要である。これに対し，本件特許発明は，このような高額の費用を必要とせず，ゴースト像を有効走査巾内から除去できる技術である。このようにコスト面において，技術Ｄは本件特許発明に著しく劣っているのであるから，技術Ｄは本件特許発明の代替技術とはならないというべきである。一審被告において，技術Ｄが果たして６機種もの機種において使用されているのか極めて疑わしいといわざるを得ない。
(ｄ)技術Ｆ（ダブルパス方式）につき
α本件特許発明の各構成要件を見れば分かるように，本件特許発明の特許請求の範囲には，第１結像光学系と第２結像光学系を具備しなくてはならないことは，その構成要件Ａとして記載されているものの，第１結像光学系と第２結像光学系のなす角度が０度であってはならないという記載は一切なされていない。βダブルパス方式と呼ばれる，光束の偏向面と平行な面内における第１結像光学系の光軸と第２結像光学系の光軸とがなす角度が存在しない構造の製品についても，本件特許発明の各構成要件を満たしている以上，本件特許発明の技術的範囲に属するものというべきである。
γさらに，原判決が認定するダブルパス方式の被告製品が１機種のみという結果からも明らかなように，技術Ｆはもともと机上の空論であり，ごくわずかの特殊な製品にのみ使用させる可能性があるとしても一般的な製品における使用に耐える技術であるとは思えず，実質的には代替技術として成立し得ないものというべきである。


(ｅ)本件各米国特許及び本件ドイツ特許における技術Ｃにつきα原判決は，本件各米国特許及び本件ドイツ特許について，本件各米国特許の技術的範囲は，日本国における本件特許の技術的範囲と同様であると判断している（２９５頁５行～２９６頁２１行）。また，本件ドイツ特許の技術的範囲も，日本国における本件特許の技術的範囲と同様であると判断している（原判決２９６頁２２行～２９７頁１３行）。
しかし，日本国における本件特許の特許請求の範囲においては，「平行光束」という文言が記載されているのに対し，本件各米国特許及び本件ドイツ特許の特許請求においては，「平行光束」という文言は一切記載されていない以上，記載がほぼ同じであり，発明の課題が同様であったとしても，その文言上，「平行光束」を特許請求の範囲における必須要件とすることは妥当でない。仮に，「平行光束」を必須要件とするとすれば，本来，特許請求の範囲には「平行光束」と記載されていないにもかかわらず，特許請求の範囲に記載されている以上の，「平行光束」というより厳しい条件を加重することになってしまうのであり，このような扱いは極めて不当である。
したがって，本件各米国特許と本件ドイツ特許においては，「平行光束」で入射することは必須要件ではないと解すべきである。
βまた，少なくとも入射光が収斂光束である場合には，条件式「α＜４π／Ｎ－Ｗ／Ｄ」を満たせば，静止ゴースト像を必ず除去することができる以上，本件各米国特許及び本件ドイツ特許の技術的範囲に属するといえる。原判決は，入射光が収斂光束の場合，条件式を満たさなくてもゴースト像が有効領域の外となり得る以上，条件式を満たすか否かによって必然的に静止ゴースト像が除去されることにはならず，所定の条件式を満たす場合には絶対的に静止ゴースト像の発生が防止されるということが意味をなさなくなるから，技術的範囲に含まれないものと解するのが相当である旨判示する（２９７頁２１行～２９９頁２行）。しかし，上記のとおり，少なくとも入射光が収斂光束である場合には，条件式「α＜４π／Ｎ－Ｗ／Ｄ」を満たせば，静止ゴースト像を必ず除去することができ，収斂光が所定の条件式を満たす場合には絶対的に静止ゴースト像の発生が防止されるのである。技術的範囲に含まれるか否かは，純粋に構成要件を満たすか否かのみによって判断されるべきであり，その構成要件を満たさない場合にゴースト像除去という目的を達成できるかどうかということは関係がないというべきである。したがって，少なくとも一審被告の製品に使用される収斂光束の場合，本件各米国特許及び本件ドイツ特許においては日本における本件特許にもまして，その技術的範囲に含まれることが容易に認められるべきであり，これと異なる判断をする原判決は不当である。
ｄ原判決は，一審被告提出の前記乙２０８，２０９に基づいて，一審被告において本件特許発明が実施されている実施割合を求めている（原判決３００頁１５行～下１行）。
しかし，乙２０８，２０９は，極めて不自然で信用できない証拠であり，これらの証拠に基づいて一審被告において本件特許発明が実施されている実施割合を認定することは不当である。
まず，乙２０８によれば，平成１７年１１月１８日付け釈明書記載の本件特許発明の技術的範囲の解釈に立った場合の，本件特許発明を実施しているとされる一審被告のＬＢＰの実施割合は，１９８９年に＊＊％，１９９０年に＊＊％，１９９１年から１９９５年までは＊＊％台が続き，１９９６年から１９９７年には＊＊％台というように，およそ＊＊％～＊＊＊％程度とされているのにもかかわらず，１９９８年から２０００年の３年間においては＊＊＊％～＊％程度と，突然他の年の１／６０～１／６程度に激減しており，さらに，２００１年には再度＊＊％に数値が戻っているのである。ある特許発明が特定の３年間のみこのように激しく数値が変動することの理由は想像しがたい。一方で，乙２０９にはこのような大幅な数値の変動はない。このように，乙２０８には明らかに不自然な点が存在する。また，乙２０８，２０９は，各年度における一審被告の各ＬＢＰ及びＭＦＰ等の製品の売上額について黒塗りがなされ，裁判所に対してのみ，黒塗りが付される前の実数を開示したというものであるところ，一審被告がこのような黒塗りを付する正当な理由は何ら存在しない。仮に，乙２０８，２０９は信用するに足りる証拠であると一審被告が主張するのであれば，これを一審原告に開示することに不都合は無いはずである。このように，乙２０８，２０９は，極めて不自然な証拠なのであって，このように信用性の低い証拠に基づいて認定された実施割合は合理的な根拠があるものとはいえない。
イ原判決の実施割合の算定方法（第４期及び第５期）が不合理であること(ア)原判決の実施割合の算定方法（第４期及び第５期）原判決は，「全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件各特許発明の実施割合」（第４期及び第５期）について，①第１期ないし第３期を通じて本件各特許発明の実施割合が低下する傾向にあること自体は，代替技術や競合技術の存在，及び，証拠（乙２０８，２０９）に記載されている第１期ないし第３期における実施品の割合の変遷状況から明らかであること（原判決３２８頁１０行～１３行），②本件特許発明の実施品の割合が第３期の１０年８月の期間内において大きく変動していることからすれば（乙２０８，２０９），第４期及び第５期における本件各特許発明の実施品の割合を，直近の第３期における実施品の割合から推認することは困難であり，第４期及び第５期については，他に適切な証拠がないこと（原判決３２８頁１３行～１７行）等の理由を述べて，第４期及び第５期の「全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件各特許発明の実施割合」について，一審被告が提出した乙２６８（「２００２年以降の被告における本件特許実施率【ＬＢＰ】」）におけるＬＢＰ２８．９％及び乙２６９（「２００２年以降の被告における本件特許実施率【ＭＦＰ等】」）のＭＦＰ等５７．５％という数値を採用している（原判決３２８頁４行～１９行）。
(イ)しかし，原判決の実施割合の算定方法（第４期及び第５期）には，次のような問題がある。
ａ上記(ア)①の判示につき
原判決が代替技術として認定した四つの技術は，上記ア(イ)ｃのとおり，いずれも代替技術ということはできない。これらの代替技術とされる技術が，実際に代替技術としてどの程度機能し得ているのかということについての具体的な証拠を確認することなく，単に理論的に代替技術たり得るというのみで代替技術や競合技術の存在を認める原判決の認定は不当である。


また，乙２０８，２０９についても，上記ア(イ)ｄのとおり，極めて不自然で信用性の低い証拠であり，このような証拠を理由に本件特許発明の実施割合が低下する傾向にあることが明らかであるということは認められないというべきである。
ｂ上記(ア)②の判示につき
原判決は，第４期及び第５期における本件各特許発明の実施品の割合を，直近の第３期における実施品の割合から推認することは困難である旨述べているが，その理由は，まさに本件特許発明の実施品の割合が第３期の１０年８月の期間内において大きく変動しているという点で乙２０８が極めて不自然な証拠であるからであり，原判決においてこのように乙２０８の不自然性を認めていながら乙２０８によって推定できないことを理由に，一審原告にとって不利益な数値であるＬＢＰ２８．９％及び乙２６９のＭＦＰ等５７．５％という数値を採用することは不当であるというべきである。
ｃ乙２６８，２６９は信用性のない証拠である
(ａ)乙２６８
乙２６８では，「乙２０８記載の機種のうち，２００２年に販売実績のあるもの」と「２００２年以降に販売開始された機種」とに分けられ，それぞれについて本件特許が実施されているか否かが表にされている。ところが，「乙２０８記載の機種のうち，２００２年に販売実績のあるもの」において４面ポリゴンミラーが使用される製品が占める割合に比べ，「２００２年以降に販売開始された機種」の中で４面ポリゴンミラーが占める割合が急激に増えている。４面ポリゴンミラーの機種は，「乙２０８記載の機種のうち，２００２年に販売実績のあるもの」については，９機種のうち１機種にすぎないにもかかわらず，「２００２年以降に販売開始された機種」については，１９機種のうち１２機種に及んでいる。２００２年以降の４年間にそれほど急激に４面ポリゴンミラーの機種が増えたとは通常考え難い。４面ポリゴンミラーを使用している機種はプリントスピードが毎分１０枚程度以下の製品であると推測できるから，一審原告が調査したところによれば，４面ポリゴンミラーを使用している機種は１８％程度にすぎない（甲１５７）。一審被告は，２００２年に販売実績があるものについては乙２０８を根拠にしているが，２００２年以降に販売開始された機種についてはどのような機種を取り上げたかを明らかにしていない。このように乙２６８は一見して極めて不審な点があり，そのデータの根拠となっている機種の種類も明らかにされていない以上，証拠としての信用性はないというべきである。
(ｂ)乙２６９
本件においては，ＬＢＰ方式のＭＦＰが問題とされているところ，乙２６９の「乙２０９記載の機種のうち，２００２年に販売実績のあるもの」のポリゴン面数の欄には，ＬＥＤという記載がある。ところが，ＬＥＤは，本来ＬＢＰ方式のＭＦＰに含まれない。乙２６３，２６４のブランド別販売台数の資料においても，ＬＥＤプリンタの生産台数は＜参考＞の欄に書かれており，ＬＢＰの販売台数に含まれていない。このように，ＬＥＤはＬＢＰとは全く別のものである。とすれば，ＬＢＰ方式のＭＦＰが問題になっている本件においても，ＬＥＤを含めない数値で計算を行うべきである。このように，乙２６９には，本来含めるはずでないＬＥＤが含まれていることにより，実施割合の計算における分母である販売機種数が過剰に大きくなっているということができるのである。以上のように，乙２６９には明らかな問題点があり，乙２６９は証拠として信用できない。
ウ一審原告が主張する「全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件各特許
発明の実施割合」の算定方法
(ア)本件各特許発明はＬＢＰ等において原理的な技術に関するものであって必須・回避不能な特許であること，競合他社が多数の異議申立て等を行っていること，そして，本件各特許発明に対して，レーザー走査光学系で唯一の特級及び優秀社長賞といった高い評価を一審被告が与えているのは，一審被告が，本件各特許発明の第三者による実施状況を詳細に調査し，その結果他社のＬＢＰ等のほぼすべての製品においても実施されていることが判明したからであると考えられるから，本件各特許発明が，一審被告とライセンス契約を締結している他社のＬＢＰ等のほぼすべての製品においても実施されていることは明らかである。また，本件各特許発明は，甲１２（「対応表」）においては，レーザー走査光学系を用いた一審被告のＬＢＰ及びＭＦＰ等の全製品において実施されていると記されており，しかも，甲１２は，一審被告が，本件訴訟にかかる紛争が生じる以前の平成１４年４月１１日ころに，一審原告に対して交付したものであるから，その記載内容は極めて信用性が高い。したがって，全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件各特許発明の実施割合は，１００％と認定すべきである。
(イ)ａ仮に，ライセンシー先において本件各特許発明が１００％実施されていないとするのであれば，一審被告は，ライセンシー先における本件各特許発明を含めた自社の特許の実施状況を調査しているはずであるから，その調査結果を一審原告に示すべきである。一審被告がライセンシー先における本件各特許発明を含めた自社の特許の実施状況を調査しているはずであることは，原判決１０１頁下５行～１０５頁３行記載の理由により明らかである。
ｂところで，一審原告が，原審において，一審被告のライセンシー先における自社の特許の実施状況の調査結果に関して文書提出命令を申し立てたことにつき，原判決は次の①～③のように判示している（３０９頁下７行～３１０頁１５行）。


①一審被告が他社製品における実施状況を調査していることを裏付けるものとして一審原告の提出する，一審被告が＊＊＊＊＊＊＊に宛てた＊＊＊＊＊＊＊＊＊日付け書簡（乙１４４），丸島の著書「キヤノン特許部隊」（甲５６，甲１１９），一審被告作成にかかる「発明Ｖｏｌ．８７１９９０Ｎｏ.７」（甲５５），及び「日立の知的所有権管理」（甲１２０），一審原告が平成１５年６月２６日付けで本件各特許発明にかかる相当の対価の支払を求める通知書（甲１０の１）を一審被告に対して送付したところ，一審被告が約２週間後の同年７月１１日付けで回答書（甲１１）を送付し，同回答書において，一審被告は，本件各特許発明が実施されていない機種として，三星電子等７社の１１機種を挙げたこと（甲１１）などでは，具体的にどの範囲でどのような調査がなされているのか不明といわざるを得ない。
②被告ライセンス契約の相手方他社の基準期間内における全製品について本件各特許発明が実施されているかどうかを判断する必要がある以上，仮にこれら文書を取り調べる方法を用いることとしても，実施状況をどの範囲でどの程度把握することができるか不明である。
③一審被告の各ライセンシー先における各機種の販売台数及び販売額を把握して，各ライセンシーにおける実施状況を具体的に算定することは，著しい時間的，経済的コストを要することになることからすれば，本件においては一審被告における本件各特許発明の実施割合に９０％をかけるという方式を採用するのが相当であって，上記文書を文書提出命令によって取り調べる必要性は認められない。ｃしかし，原判決のこのような判断については，以下に述べるとおり不合理である。
まず，①において，原判決は，「具体的にどの範囲でどのような調査がなされているのか不明といわざるを得ない」と判示している。しかし，一審被告は，その保有特許件数が，ＬＢＰ及びＭＦＰ等を製造している企業の中でも，極めて数が多いことからも明らかなように，知的財産について，高い権利意識を持っている企業である。一審被告の擁する知的財産部は，日本の企業の中においても有数の規模を有し，約４００人もの従業員が研究開発段階から積極的に関与するなど，知的財産の管理が徹底して行われているのである。また，本件特許発明は，特級として高く評価された発明であり，一審被告が保有する多数の走査光学系に関する特許発明のうちで，特級であると評価されたのは，唯一本件特許発明のみである。さらに，本件特許発明が受賞した優秀社長賞は，一審被告内において発明者個人が受けうる賞としては昀高のランクの賞である。これらの事実からすれば，一審被告が，競合他社のＬＢＰ及びＭＦＰ等について本件各特許発明を始めとする実施されている可能性の高い各特許について調査しているはずであることは，容易に推測される。
次に，②において，原判決は，「仮にこれら文書を取り調べる方法を用いることとしても，実施状況をどの範囲でどの程度把握することができるか不明である」と判示している。しかし，一審被告のように知的財産について高い権利意識を持ち，徹底した知財管理を行っている企業であれば，本件各特許発明を始めとする競合他社での実施の可能性が高い特許につき，実施状況を相当広範囲にわたり調査し，その内容を分析している可能性が極めて高い。また，仮に，一審被告が本件各特許発明についての実施状況を相当広範囲にわたり調査したりその内容を分析していなかったとしても，少なくとも競合他社の代表的な１機種については，実施状況を調査分析しているものと思われる。各競合他社の代表的な１機種のＬＢＰ及びＭＦＰ等についての本件各特許発明の実施状況を調査した調査結果が提出されれば，そこでの実施状況における実施割合をもって，少なくとも一審被告のライセンシーにおける本件各特許発明の実施割合が合理的なものであるかどうかを検討することは可能である。
さらに，③において，原判決は，「各ライセンシーにおける実施状況を具体的に算定することは，著しい時間的，経済的コストを要することになる」と判示するが，一審被告が保有している資料が開示されていない以上，各ライセンシーにおける実施状況を具体的に算定することがどの程度時間的経済的コストを要するのかは明らかではないというべきである。
(ウ)第４期及び第５期については，上記イ(イ)において述べたように，機種数ベースで計算することに合理性は認められないから，第１期～第３期と同様に出荷金額をベースとした数値が用いられなければならない。それが不可能であるならば，第１期～第３期の数値を代替的に第４期及び第５期においても使用すべきである。
(6)原判決の「一審被告以外の全他社譲渡価格合計額」認定の誤り（争点３－４に関し）
ア第４期及び第５期についての全他社譲渡価格の算定に当たりヒューレット・パッカード社の実売価格の合計額を控除したことの誤り(ア)原判決は，本件日本特許の存続期間が満了した後に，特許権者が，特許発明を自己実施しつつ，他社に実施許諾をしている場合において，外国特許の自己実施につき，当該外国特許について一審被告に通常実施権が存在することを考慮して，旧３５条４項の「その発明により…受けるべき利益の額」を算定している。


しかし，昀高裁平成１８年１０月１７日第三小法廷判決・民集６０巻８号２８５３頁においては，「特許法３５条１項及び２項にいう『特許を受ける権利』が我が国の特許を受ける権利を指すものと解さざるを得ない」と判示している。この昀高裁判決に照らすと，外国特許（外国特許を受ける権利を含む。以下同じ）については，使用者には法定の通常実施権が存在しないことは明らかである。してみると，外国特許について，一審被告に通常実施権が存在することを考慮して旧３５条４項の「その発明により…受けるべき利益の額」を算定すること，すなわち，「その発明により…受けるべき利益の額」は，単なる通常実施権を超えたものの承継により得た利益とする論理は成り立ちえない。したがって，本件日本特許の存続期間が満了した後における本件各米国特許及び本件ドイツ特許の実施については，開放的ライセンスポリシーを採用していているか否かにかかわらず，自己実施については，原判決がいうところの「超過利益」が生じているかを検討するべきではなく，当該外国特許について通常実施権が存在しないことを前提に，単に当該外国特許を実施することで使用者が得た利益をもって，旧３５条４項の「その発明により…受けるべき利益の額」というべきである。(イ)一審被告は，米国及びドイツのヒューレット・パッカード社に対して，ＬＢＰの主要な部分をＯＥＭ供給し，ヒューレット・パッカード社は，ＬＢＰの完成品を生産・販売している。そのため，原判決も，一審被告の売上高（実売価格の合計額）に「…１９９６年以降は，ＯＥＭ供給先であるヒューレット・パッカードも含めた額である。以下，特に断らない限りは，本争点における『被告』には，ヒューレット・パッカードの生産分も含めることとする。」と認定している（原判決３１２頁３行～６行）。
しかし，米国及びドイツのヒューレット・パッカード社に対するＯＥＭ供給分が，一審被告の自社実施に相当すると考えられるとしても，本件日本特許の存続期間が満了した後において，一審被告が米国及びドイツのヒューレット・パッカード社に対して譲渡することは，一審被告が本件各米国特許及び本件ドイツ特許を自己実施していることになる。このような自己実施については，上記(ア)のとおり，「超過利益」が生じているかを検討するべきではなく，本件各米国特許及び本件ドイツ特許を実施することで使用者が得た利益をもって，旧３５条４項の「その発明により…受けるべき利益の額」というべきであるから，一審被告が米国及びドイツのヒューレット・パッカード社に対して譲渡したことによって得られた利益も「その発明により…受けるべき利益の額」に含まれるべきである。
(ウ)したがって，原判決が，本件日本特許の存続期間が満了した後である第４期及び第５期についての全他社譲渡価格の算定に当たり，全世界実売価格の合計額から，被告自身の実売価格の合計額を控除するだけでなく，ヒューレット・パッカード社の実売価格の合計額をも控除したことは，誤りである。
(エ)そこで，第４期及び第５期については，全世界実売価格の合計額から，ヒューレット・パッカード社の実売価格の合計額を控除せずに全他社譲渡価格を算出すべきであるところ，乙２４５によれば，第４期及び第５期におけるヒューレット・パッカード社の実売価格の合計額は，以下のとおり，少なくとも合計で約２兆５００３億円である。２００２年５１億７９７２万３０００米ドル（２００２の平均為替レート１２３円を乗じると，日本円で６３７１億円）
２００３年５２億３１８４万９０００米ドル（２００３年の平均為替レート１２５円を乗じると，日本円で６５４０億円）
２００４年５３億２７５４万２０００米ドル（２００４年の平均為替レート１１６円を乗じると，日本円で６１８０億円）
２００５年５５億２５３３万５０００米ドル（２００５年の平均為替レート１０７円を乗じると，日本円で５９１２億円）
合計２兆５００３億円
イ譲渡価格が標準小売価格の約５０％という認定は不合理であること原判決は，乙８９（「くらしと物価（平成１３年版）」）により，ＭＦＰ等の全他社譲渡価格は標準小売価格の５０％であると認定している（原判決３１３頁１１行～１７行）。
しかし，以下の２点から，ＭＦＰ等の全他社譲渡価格が標準小売価格の５０％であるという原判決の認定は，不合理である。
(ア)第１に，家電製品におけるメーカーの流通経路は，ＯＡ機器の流通経路と異なり，家電量販店や零細な家電小売店の利益を守るために標準小売価格に対してメーカーの出荷価格は他の機械製品に比べて極めて低く押さえられているという実情がある。一方で，ＭＦＰのようなＯＡ機器については，メーカーが自ら１００％出資した販売子会社などが自らエンドユーザーに提供しているケースが多く，一般的な家電製品のように家電量販店や零細な家電小売店の利益を守るために標準小売価格に対してメーカーの出荷価格は他の機械製品に比べて極めて低く押さえなければならないという事情はない。
(イ)第２に，乙８９は，家電製品においては，譲渡価格は，標準小売価格の約５０％であると記載しているにすぎず，ＭＦＰについてのデータではない。一審被告自らが，ＭＦＰの譲渡価格が標準小売価格の何パーセントであるかについての正確なデータを保有しているはずであり，そのデータを裁判所に提出すれば，他社の譲渡価格の標準小売価格に対する割合を推定することが極めて容易であるはずである。しかるに，一審被告はあえてこれをせず，「くらしと物価（平成１３年版）」という内閣府の国民生活局消費者情報室が一般の消費者向けに編集した「家庭で学ぶ物価通信講座テキスト」に記載された何らのデータ上の根拠もない１行１文のみを証拠として裁判所に提出しており，極めて不自然であり，ＭＦＰの譲渡価格の標準小売価格に対する割合は，５０％より大きい可能性が極めて高い。
(7)原判決の「本件各特許発明の効力が及ぶ地理的範囲内に含まれる製品の
割合」認定の誤り（争点３－４に関し）
ア原判決の算定方法において「本件各特許発明の効力が及ぶ地理的範囲内
に含まれる製品の割合」を乗じることの矛盾


前記(2)で述べたように，原判決のように，寄与度を，「一審被告が有する基準期間内の全特許件数（除外特許等を除く）の中で本件各特許発明が寄与している度合い」と捉えるのであれば，本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」の算定における譲渡金額は，「一審被告の全ライセンシーによる本件各特許発明の実施品の譲渡金額」ではなく，「一審被告の全ライセンシーによるＬＢＰ及びＭＦＰ等の全製品の譲渡金額合計額」とされなければならない。したがって，計算式中において「本件各特許発明の効力が及ぶ地理的範囲内に含まれる製品の割合」は，「全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件特許発明の実施割合」とともに，計算式の中から削除されなければならない。これら二つの要素によって，「一審被告の全ライセンシーによるＬＢＰ及びＭＦＰ等の全製品の譲渡金額合計額」から，本件各特許発明が実施されていない製品の譲渡金額が除かれ，「一審被告の全ライセンシーによる本件各特許発明の実施品の譲渡金額」に限定されているからである。
イ原判決の算定方法では，第三国で生産された後，日米独へ輸入されさらにそこから第三国へ輸出された製品の割合が考慮されていないこと本来，ＬＢＰ及びＭＦＰ等に関する日米独特許の実施割合は，①他社のＬＢＰ及びＭＦＰ等の日米独の国内生産の割合と，②日米独以外の国（以下，「第三国」という。）で生産された他社のＬＢＰ及びＭＦＰ等のうち，日米独へ輸入されたものの割合を合計すべきである。にもかかわらず，原判決の採用した算定方法では，②について，全世界で生産されたＬＢＰ及びＭＦＰ等における第三国生産の割合に，全世界で販売されたＬＢＰ及びＭＦＰ等における日独（日米独）販売の割合を乗じることによって算定しており，この算定方法では，第三国で生産された後，日独（日米独）へ輸入され，さらにそこから第三国へ輸出された製品の割合は考慮されない。したがって，第三国で生産された後，日米独へ輸入され，そこから第三国へ輸出された製品の割合が含まれていない原判決の算定方法は不合理である。
ウ原判決の算定においてレックスマーク社の生産台数が考慮されていない
こと
(ア)原判決は，２００１年及び２００５年の米国生産台数を０台（０％）として，第２期から第５期の特許実施分割合を算定している。しかし，原判決が認定の根拠としている乙２５２，２２５，２５８及び２６０（いずれも一審被告社員作成）に記載されている２００１年の全世界の生産台数１１４０万台及び米国生産台数０台並びに乙２６６（同上）に記載されている２００５年の全世界の生産台数２万３００台及び米国生産台数０台には，レックスマーク社の全世界の生産台数及び米国における生産台数が含まれていないために，第２期から第５期の特許実施分の割合は，レックスマーク社が含まれていない不正確な生産・販売比率を用いて計算されている。
(イ)米国のレックスマーク社は，米国においてＬＢＰを生産しており，一審被告及びヒューレット・パッカード社を除くＬＢＰメーカーの中で昀大の生産シェア及び販売シェアを有する海外の大手メーカーである。乙６９（前同）は，全世界における１９９６年から２００３年までの間の各年のＬＢＰブランド別販売台数を示した資料であるが，乙６９によれば，２００１年の全世界における総販売台数が１１８５万７８４７台であるところ，レックスマーク社はそのうちの約１割である１１８万７７６８台を販売しており，ヒューレット・パッカード社に次ぐ第２位のシェアを占めている。
また，「２００１年版電子機器の生産実態と予測－メーカー別・機器別の世界生産台数－」（甲１４０）の１８３頁には，２０００年の光学式プリンタのメーカー別生産シェアの見込みが示されているが，レックスマーク社の生産シェアは８．７％で，一審被告の５１．８％に次ぐ第２位のシェアを占めるとされている。
以上のように米国のレックスマーク社は，一審被告及びヒューレット・パッカード社を除くメーカーの中で昀も大きい生産シェア及び販売シェアを有する海外の昀大手メーカーである。
(ウ)２０００年の生産実績に関するデータを記載した「２００１ワールドワイドエレクトロニクス市場総調査＜世界編＞」（以下「２００１年版」という。甲１４１）２４２頁及び２４３頁によれば，レックスマーク社の２０００年の合計生産量は７４０万台で，そのうち６００万台を北米で生産している。乙２５２における２００１年の米国生産台数及び米国生産割合，乙２２５における２００１年の米国生産台数及び米国生産割合，乙２５８における２００１年の米国生産台数及び米国生産割合，乙２６０における２００１年の米国生産台数及び米国生産割合，乙２６６における２００５年の米国生産台数及び米国生産割合はすべて０千台及び０％になっているが，レックスマーク社の本拠地が米国にあることからすれば，レックスマーク社は２０００年に北米において６００万台の「ページプリンタ」の生産を行っているのに，２００１年及び２００５年のＬＢＰの米国生産台数及び米国生産割合が０千台（０％）ということは考えられない。したがって，乙２５２，２２５，２５８，２６０及び２６６の基になっている資料である乙６７（「２００２ワールドワイドエレクトロニクス市場総調査＜世界編＞」，以下「２００２年版」という。），乙２６２（「２００６ワールドワイドエレクトロニクス市場総調査」，以下「２００６年版」という。）において，何らかのミスによりレックスマーク社の生産台数のデータが脱落したものと推定される。
(エ)レックスマーク社のＬＢＰの米国生産につき，原判決は，「…２００１年版においては，『ページプリンタ』の定義が正確ではなく，総生産台数が大幅に異なっていたことからすると，レックスマークの北米での…生産台数をＬＢＰの生産台数と認めることは困難であり，かえって，２００６年版(２００５年)においては，レックスマークは，中国/香港生産のみで米国生産が０台であることからしても，２００１年版（２０００年）においてレックスマークがＬＢＰを米国で生産していたことを前提として，原告主張のように，ＬＢＰの各年度の日米独の生産比率を修正して認定することはできない。」と判断している（３２２頁１７行～２５行）。


しかし，上記の原判決の判断は，以下のとおり，誤っている。ａ原判決は，２００１年版においては，「ページプリンタ」の定義が正確ではない旨判示する。
しかし，①２００１年版（甲１４１）における１９９９年の「ページプリンタ」の数値が７００７万台，２０００年の数値が７４４５万台であるのに対し，２００２年版（乙６７）における２０００年及び２００１年の「ページプリンタ（その定義として，ＬＤやＬＥＤなどの光源でスキャンし，感光体ドラム上に形成したトナーの像を紙に転写する方式のプリンタを対象とすると記載されている）」は１０００万強台の数値であり，２００６年版（乙２６２）における「ページプリンタ（定義は乙６７と同じ）」の数値も２０３０万台であることからすると，２００１年版における「ページプリンタ」と２００２年版や２００６年版における「ページプリンタ」では，同じ「ページプリンタ」という用語を使用していても，総生産台数の数値に格段の違いがあること，逆に，②２００１年版（甲１４１）に記載されている１９９９年の総生産台数７００７万台は，「２０００ワールドワイドエレクトロニクス市場総調査＜世界編＞」（以下「２０００年版」という。甲１４２）の「プリンタ」の１９９９年の総生産台数６３６３万台とほぼ同程度であり，２０００年版の「プリンタ」は，インクジェットプリンタとページプリンタを対象とすると定義されていることからすれば，２００１年版の「ページプリンタ」がページプリンタとインクジェットプリンタの両方を含んでいることは明らかである。したがって，２００１年版においては「ページプリンタ」の定義が必ずしも正確ではないからといって，これが２００１年版の数値の信用性までなしとすることの根拠にはなり得ない。
そして，２００１年版における「ページプリンタ」の生産台数の数値をＬＢＰの生産台数と認めることは困難であるとしても，ページプリンタとインクジェットプリンタの米国生産割合を同じものと仮定して２００１年版のデータからレックスマーク社の全生産台数のうち，米国で生産されている割合（米国生産割合）を求め，２００１年の米国生産台数を求めることは一定の合理性を有するはずである。なぜなら，ページプリンタとインクジェットプリンタは，共通の部品を使用することも多く，それぞれのプリンタの生産が全く別々の国で別々の割合で行われることの合理的な理由はあまりなく，通常であれば，両者は同じ生産地で生産することが原料等の調達という観点からも便宜である以上，両者は同じ場所でほぼ同じ割合で生産されていると考える方が自然であるからである。
ｂ原判決は，２００１年版よりも２００２年版や２００６年版の方がデータとしての信用性が高いと判断しているかのようである。(ａ)しかし，以下のとおり，２００２年版や２００６年版には不自然な点が多くあり，データとしての信用性が高いとはいえない。α２００２年版（乙６７）には２００１年のレックスマーク社の生産台数についての記載はないが，乙６９によれば，レックスマーク社は，２００１年には１１８万７７６８台，２００２年には１０２万６２２７台のＬＢＰを販売しているのであり，２００１年のレックスマーク社の生産台数が０台であることなどあり得ない。
β２００２年版（乙６７）のＣ－６「ページプリンタ」の２「地域別生産実績と予測」の表の北米の各年の生産台数は０台であるのに，表の下の囲みの中には，「①２００１年の生産地域はアジア７３％＞日本２４％＞北米   ２％順となっている。」との記載があり，矛盾している。
γ２００６年版（乙２６２）によればレックスマーク社の２００５年のページプリンタ（ＬＢＰ及びＬＥＤ）の全世界の生産台数は中国／香港生産の２５万台のみであるが，乙６９によれば，２００３年の時点でレックスマーク社のＬＢＰ販売台数は，１０２万５４６５台であり，レックスマーク社のＬＢＰ販売台数が１９９６年の４９万５０３３台から徐々に増加し，２００１年以降は一貫して１００万台以上の販売台数を維持していることがわかる。このことからすれば，２００５年のレックスマーク社のページプリンタ（ＬＢＰ及びＬＥＤ）全世界の生産台数が２５万台のみということはあり得ない。
(ｂ)逆に，２００１年版における２０００年のレックスマーク社に関する数値は，以下のような理由から正確性が高い。
α２００１年版の「ページプリンタ」（上記記載のとおり，実際には，ページプリンタとインクジェットプリンタ）の２０００年世界合計金額は７４４５万台である。一方，上記(イ)のとおり，甲１４０の１８３頁によれば，レックスマーク社は光学式プリンタに関し２０００年の段階で８．７％のシェアを持っていたことが分かる。
βレックスマーク社は，特定のプリンタのみの生産に力を入れている会社ではなく，さまざまなプリンタを生産する大手プリンタメーカーであることからすれば，この光学式プリンタにおけるシェアが，インクジェットプリンタも含むプリンタ全体におけるレックスマーク社のシェアとある程度一致すると考えることができる。
γそこで，仮に，レックスマーク社の２００１年版にいうところの「ページプリンタ」についてのシェアが，上記レックスマーク社のシェア８．７％にある程度幅を持たせた数値である５％から１０％と仮定して計算すると，７４４５万台の５％から１０％は，約３７２万台～７４５万台であり，２００１年版におけるレックスマーク社の世界総生産量である７４０万台とほぼ一致する。
(オ)以下，ＬＢＰについてのレックスマーク社の生産台数を含めた数値を基にして，第２期から第５期における「本件各特許発明の効力が及ぶ地理的範囲内に含まれる製品の割合」を具体的に計算する（便宜上，原判決で採用されている証拠である乙２５２等の記載を引用するが，一審原告において乙２５２等の記載内容の真実性を認めたものではない。）ａ２００１年にレックスマーク社が米国で生産したページプリンタの
台数
(ａ)２００１年における各社の生産台数を記している２００２年版（乙６７）と，２００２年における各社の販売台数を記している乙６９を比較検討すると，生産シェア及び販売シェアの大きい会社について，２００１年の各社の生産台数と２００２年の各社の販売台数が概ね一致している。


レックスマーク社の場合，乙６９記載の２０００年，２００１年，２００２年の各販売台数はそれぞれ，９９万２１７５台，１１８万７７６８台，１０２万６２２７台であり，甲１４０の１８３頁記載の２０００年の生産見込台数１３４万９０００台（１５５０万台の８．７％）よりも若干少ないことから，レックスマーク社はＯＥＭ供給を大量に受けておらず，販売台数より若干多い台数のＬＢＰを自社で生産していることがうかがえる。
したがって，２００１年のレックスマーク社のＬＢＰ生産台数は，乙６９によれば，２００２年のレックスマーク社の販売台数が１０２万６２２７台とされていることから，少なくとも１０２万６２２７台（約１０２万６０００台）であると推定される。なお，２００２年版（乙６７）の全世界における合計生産台数はレックスマーク社の生産台数を含んでいない数値であるところ，２００１年の各社の合計生産台数１１４０万台に，１０２万６０００台を加えると１２４２万６０００台となり，乙６９記載の２００２年の販売台数の合計である１２２９万５０００台と近似することからも，この１０２万６０００台という控え目な推定台数は合理的な数値であるといえる。
(ｂ)２００１年版（甲１４１）の２４２頁及び２４３頁によれば，レックスマーク社の合計生産量は７４０万台で，そのうちの６００万台を北米で生産していると記されている。したがって，レックスマーク社の米国生産割合は，８１．０８％である。なお，ページプリンタとインクジェットプリンタの米国生産割合を同程度として扱うことに一定の合理性があることは，上記(エ)ａのとおりである。(ｃ)したがって，２００１年にレックスマーク社が米国で生産したページプリンタは，８３万２０００台（１０２万６０００台×８１．０８％）と推定される。
ｂ第２期（日独特許実施分の割合）
(ａ)原判決の認定に従い，第２期における日独特許実施分の割合を認定するに当たり，２００１年分のデータとして一審被告が作成した乙２５２を用いる。乙２５２に記載されている２００１年におけるＬＢＰの全世界生産台数は，１１４０万台であるが，この台数にはレックスマーク社の２００１年における全世界生産推定台数１０２万６０００台が含まれていない。正確な数値は，１２４２万６０００台（１１４０万台＋１０２万６０００台）である。そして，一審被告が生産した台数は６６７万台であるから，他社が世界で生産した台数は５７５万６０００台（１２４２万６０００台－６６７万台）となる。
次に，乙２５２によれば，２００１年におけるＬＢＰの日本での生産台数は，４０４万台であり，一審被告の日本での生産台数は２０７万台であるから，他社の日本での生産台数は１９７万台（４０４万台－２０７万台）となる。
また，乙２５２によれば，２００１年におけるＬＢＰの米国での生産台数は０台とされているが，２００１年におけるレックスマーク社の米国での推定生産台数は８３万２０００台であることから，これを考慮すると，他社の米国での生産台数は，８３万２０００台となる。
そして，乙２５２によれば，２００１年におけるＬＢＰのドイツでの生産台数は０台である。
以上により，２００１年に他社が全世界で生産したＬＢＰは５７５万６０００台であり，そのうちの１９７万台（１９７万台＋０台）が日独で生産されていることになるから，２００１年におけるＬＢＰの日独の生産割合は，３４．２３％（１９７万台／５７５万６０００台）で，第三国での生産割合は，６５．７７％（１００％－３４．２３％）となる。
(ｂ)乙２５２によれば，２００１年におけるＬＢＰの日独販売割合は２６．９４％であるから，これを正しい数値であると仮定して，第三国で生産された他社のＬＢＰのうち，日独へ輸入され，日独で販売されたＬＢＰの割合を算定すると，１７．７２％（６５．７７％×２６．９４％）となる。
(ｃ)以上により，上記(ａ)の３４．２３％と上記(ｂ)の１７．７２％を合計すると，５１．９５％（３４．２３％＋１７．７２％）となる。
(ｄ)１９８３年の日独生産・販売比率を１００％，１９９４年の日米独生産・販売比率を８１．３９％，２００１年の日独生産・販売比率を５１．９５％として加重平均すると，９０．３４％となる（甲１６０）。
(ｅ)なお，原判決が日独特許実施分の割合の算定に用いている原判決「別表４」における全他社譲渡価格合計額は，年末における為替レートを用いて算出した数値である６兆２９６９億１９３７万円を用いているので，各年度における為替レート平均値を用いて算出した数値である６兆３５３２億４６８５万円を用いるべきである。
ｃ第３期（日米独特許実施分の割合）
(ａ)原判決の認定に従い，第３期における日米独特許実施分の割合を認定するに当たり，２００１年分のデータとして一審被告が作成した乙２２５を用いる。乙２２５に記載されている２００１年におけるＬＢＰの全世界生産台数は，１１４０万台であるが，この台数にはレックスマーク社の２００１年における生産推定台数１０２万６０００台が含まれていないため，レックスマーク社の生産推定台数を含めると，１２４２万６０００台となる。そして，一審被告が生産した台数は６６７万台であるから，他社が世界で生産した台数は５７５万６０００台（１２４２万６０００台－６６７万台）となる。
次に，乙２２５によれば，２００１年におけるＬＢＰの日本での生産台数は，４０４万台であり，一審被告の日本での生産台数は２０７万台であるから，他社の日本での生産台数は１９７万台（４０４万台－２０７万台）となる。


また，乙２２５によれば，２００１年におけるＬＢＰの米国での生産台数は０台とされているが，２００１年におけるレックスマーク社の米国での推定生産台数は８３万２０００台であることから，これを考慮すると，他社の米国での生産台数は，８３万２０００台となる。
そして，乙２２５によれば，２００１年におけるＬＢＰのドイツでの生産台数は０台である。
したがって，２００１年に他社が全世界で生産したＬＢＰは５７５万６０００台であり，そのうちの２８０万２０００台（１９７万台＋８３万２０００台）が日米独で生産されていることになるから，２００１年におけるＬＢＰの日米独の生産割合は，４８．６８％で，第三国での生産割合は，５１．３２％（１００％－４８．６８％）となる。
(ｂ)乙２２５によれば，２００１年におけるＬＢＰの日米独販売割合は４４．０６％であるから，これを正しい数値であると仮定して，第三国で生産された他社のＬＢＰのうち，日米独へ輸入され，日米独の国内で販売された製品の割合を算定すると，２２．６１％（５１．３２％×４４．０６％）となる。
(ｃ)以上により，上記(ａ)の４８．６８％と上記(ｂ)の２２．６１％を合計すると，７１．２９％となる。
(ｄ)１９８３年の日米独生産・販売比率を１００％，１９９４年の日米独生産・販売比率を９５．４８％，２００１年の日米独生産・販売比率を７１．２９％として加重平均すると，８６．３８％となる（甲１６１）。
ｄ第４期（米独特許実施分の割合）
(ａ)原判決の認定に従い，第４期における米独特許実施分の割合を認定するに当たり，２００１年分のデータとして一審被告が作成した乙２５８を用いる。２００１年に他社が全世界で生産したＬＢＰは，乙２５８の全世界の生産台数である４７３万台にレックスマーク社の生産台数１０２万６０００台を加えた５７５万６０００台であり，そのうちの８３万２０００台（８３万２０００台＋０台）が米独で生産されていることになるから，２００１年におけるＬＢＰの米独の生産割合は，１４．４５％（８３万２０００台／５７５万６０００台）で，第三国での生産割合は，８５．５５％（１００％－１４．４５％）となる。
(ｂ)乙２５８によれば，２００１年におけるＬＢＰの米独販売割合は２８．８９％であるから，これを正しい数値であると仮定して，第三国で生産された他社のＬＢＰのうち，米独へ輸入され，米独の国内で販売された製品の割合を算定すると，２４．７２％（８５．５５％×２８．８９％）となる。
(ｃ)以上により，上記(ａ)の１４．４５％と上記(ｂ)の２４．７２％を合計すると，３９．１７％となる。
(ｄ)第４期は１年弱の期間であることから，２００１年単年の数値によって算定されるので，第４期の米独特許実施分の割合は，３９．１７％となる。
ｅ第５期（米国特許実施分の割合）
(ａ)２００１年に他社が全世界で生産したＬＢＰは５７５万６０００台であり，そのうちの８３万２０００台が米で生産されていることになるから，２００１年におけるＬＢＰの米国での生産割合は，１４．４５％（８３万２０００台／５７５万６０００台）で，第三国での生産割合は，８５．５５％（１００％－１４．４５％）となる。
(ｂ)乙２６０によれば，２００１年におけるＬＢＰの米国販売割合は１７．１２％であるから，これを正しい数値であると仮定して，第三国で生産された他社のＬＢＰのうち，米国へ輸入され，米国の国内で販売された製品の割合を算定すると，１４．６５％（８５．５５％×１７．１２％）となる。
(ｃ)以上により，上記(ａ)の１４．４５％と上記(ｂ)の１４．６５％を合計すると，２９．１０％となる。
(ｄ)２００５年の全世界の生産台数，米国生産台数については，一審原告は独自の資料を持ち合わせていないので，米国生産割合については，２００１年と同じ１４．４５％を用いる。米国生産割合が１４．４５％であるとすると，第三国で生産されたＬＢＰの割合は，８５．５５％になる。
(ｅ)乙２６６によれば，２００５年におけるＬＢＰの米国販売割合は１９．８３％であるから，これを正しい数値であると仮定して，第三国で生産された他社のＬＢＰのうち，米国へ輸入され，米国の国内で販売された製品の割合を算定すると，１６．９６％（８５．５５％×１９．８３％）となる。
(ｆ)上記(ｄ)の１４．４５％と上記(ｅ)の１６．９６％を合計すると，３１．４１％となる。
(ｇ)原判決において，第５期については，短期間であることから，２００１年単年の数値と２００５年単年の数値を単純平均して算出された数値を第５期米国特許実施分の割合としているところ，一審原告の算出した上記(ｃ)及び(ｆ)の数値を単純平均すると，３０．２６％（｛２９．１０％＋３１．４１％｝÷２）となる。(8)原判決の「一審被告の貢献度」認定の誤り（争点４に関し）
ア原判決の貢献度に関しての考え方につき


(ア)原判決は，貢献度について，「…『利益の額』が極めて高額になる場合は，特段の事情がない限り，『使用者が貢献した程度』は通常よりも高いものとなり得るのであり，『利益の額』が低額になる場合には，特段の事情がない限り，『使用者が貢献した程度』は，通常よりもやや低くなり得るものである。」（３３９頁３行～７行）と判示する。原判決によれば，その根拠は，「従業者への発明へのインセンティブになるのに十分なものであるべきであると同時に，企業等が厳しい経済情勢及び国際的な競争の中で，これに打ち勝ち発展していくことを可能とすべきものであって，さまざまなリスクを負担する企業の共同事業者が好況時に受ける利益の額とは自ずから性質の異なるものと考えるのが相当である」（３３８頁下９行～下５行）という点にある。
しかし，上記の原判決の考え方は，以下のとおり不当である。ａ第１に，原判決は，企業等が厳しい経済情勢及び国際的な競争の中で，これに打ち勝ち発展していくことを可能とすべきものであることや企業がさまざまなリスクを負担することを理由として，好況時と不況時の「使用者が貢献した程度」が異なるという結論を導いているが，経済情勢及び国際的な競争の中での企業の負担するリスクという点に着目するならば，不況時における使用者の貢献度は高く，好況時における使用者の貢献度は低いという結論も導かれ得るはずである。なぜなら，不況時における使用者の貢献度が低いと考えると，企業は収益が少ないにもかかわらず，発明者に多くの相当対価を支払わなければならないことになり，厳しい経済情勢及び国際的な競争の中で打ち勝つことが困難となるからである。また，企業は，不況時にこそ，生き延びていくためのさまざまなリスクを背負っているのであって，そのリスクの度合いは好況時よりもむしろ不況時の方が大きいといえるはずである。とすれば，企業等が厳しい経済情勢及び国際的な競争の中で，これに打ち勝ち発展していくことを可能とすべきものであることや企業がさまざまなリスクを負担することに着目したとした場合に，「『利益の額』が極めて高額になる場合は，特段の事情がない限り，『使用者が貢献した程度』は通常よりも高いものとなり得るのであり，『利益の額』が低額になる場合には，特段の事情がない限り，『使用者が貢献した程度』は，通常よりもやや低くなり得る」という結論は必ずしも導かれないのであって，原判決の判示している理由と結論の間には論理的必然性はない。
ｂ第２に，上記のような原判決の結論は，「発明を奨励し」，「産業の発達に寄与する」という特許法１条の目的から考えても不合理である。
原判決によれば，より多くの優れた発明がなされ，より「利益の額」が高額になればなるほど，企業の貢献度が大きくなり，発明者の貢献度が小さくなり，逆に，発明者が価値の低い発明しかなさず，「利益の額」がそれによって低額になればなるほど，発明者の貢献度が大きくなるというのである。結局，発明者がより大きな利益を上げる優れた発明を行うことが逆に発明者の貢献度を小さく評価することにつながるのであって，原判決のこのような結論は，発明者の，より価値の高い発明を行うことに対する意欲を阻害するものであるとすらいいうる。このような原判決の理論が，「発明を奨励し」，「産業の発達に寄与する」との特許法１条の目的に反することは明らかである。また，原判決の見解によれば，特許発明の価値が低い結果として独占の利益が低額となる場合にまで，あえて「使用者が貢献した程度」を通常よりも低く見積もることにより，本来であれば支払うべきではない相当の対価を，従業員に対して支払うこととなる。しかし，インセンティブは，結果の伴った特許発明に対してなされるべきであり，結果の伴わない特許発明に対してまでなされるべきではない。ｃ第３に，ある二つの特許発明に対する使用者側の所為・対応に差違がない場合で，かつ，一方の特許発明はその価値が高いことの結果として独占の利益が高額となり，他方の特許発明はその価値が低いことの結果として独占の利益が低額となった場合において，本来，二つの特許発明に対する使用者側の所為・対応に何ら差違もないのであれば，「使用者が貢献した程度」は同じであるべきである。しかし，原判決の見解によれば，価値の高い特許発明については「使用者が貢献した程度」が高くなり，価値の低い特許発明については「使用者が貢献した程度」が低くなるという理不尽な結果となる。
(イ)原判決は，旧３５条４項が，使用者等と従業者等との利害関係を調整する規定であることを理由に，「…『使用者等が貢献した程度』には，使用者等が『その発明がされるについて』貢献した事情のほか，特許の取得・維持，ライセンス契約の締結に要した努力，費用，あるいは，特許発明の独占的な実施については，その実施品に係る事業が成功するに至った一切の要因・事情を，使用者等がその発明により利益を受けるについて貢献した一切の事情として考慮し得るものと解するのが相当である。」（３３９頁８行～１３行）と判示し，発明がなされた後の事情は，使用者会社の貢献度として考慮される事情に当たるという考え方をとっている。
しかし，旧３５条４項の「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮」という文言に鑑みれば，相当の対価の算定に当たって考慮されるべき使用者の貢献度は，発明が完成するまでの使用者の貢献度であると解釈されるので，発明がなされた後の使用者の貢献度は対価額の算定に当たって考慮されるべきではない。したがって，本件においても，本件各特許発明がなされるまでの事情が，一審被告の貢献度として考慮されるべきであり，本件各特許発明がなされた後の特許の取得・維持，ライセンス契約の締結に要した努力等は，一審被告の貢献度として考慮されるべきではない。
イ一審被告が貢献した程度につき
(ア)一審原告はＴＲ－０１６に参加していない
原判決は，一審原告が，原審における一審原告の訴状３頁において，昭和４９年（１９７４年）ころからＬＢＰの開発に従事したと主張していること，及び，ＴＲ－０１６のタスクフォースのレポートである昭和５０年（１９７５年）１２月３日付けの「ＬＢＰ打ち合せ報告」（乙１７１）が同報告会に出席していた一審原告にも配布されていることを理由に，一審原告がＴＲ－０１６に参加していたと認定する（３４０頁１１行～１７行）。


しかし，一審原告が，訴状３頁において，昭和４９年（１９７４年）ころからＬＢＰの開発に従事したと記載した理由は，本件訴訟の提起時において，一審原告がＬＢＰの開発に携わり始めた当時に所属していた部署，当時の業務等を示す資料がなく，また，一審原告がＬＢＰの開発に携わり始めたのが，本件訴訟提起時からおよそ３０年前であることから，一審原告は，いつごろから一審被告のＬＢＰ開発に携わり始めたのかを正確に覚えていなかったからである。そして，一審原告は，原審において提出された証拠等を精査することにより，１９７４年当時は他社からの委託によるＬＢＰ以外の走査光学系の開発に従事しており，一審被告のＬＢＰ開発には携わっていなかったとの記憶が蘇るようになったため，１９７４年当時は一審被告のＬＢＰ開発に携わっていなかった旨，後に主張するようになったのである。後に一審原告の記憶が蘇った時点の記憶が一審原告の正確な記憶であるのであるから，正確な記憶に基づいて認定を行うべきである。
また，ＴＲ－０１６のレポートである昭和５０年（１９７５年）１２月３日付けの「ＬＢＰ打ち合せ報告」（乙１７１）が同報告会に出席していた一審原告にも配布されていることについては，一審原告には記憶がなく，誤りである可能性が否定できない。
以上により，一審原告がＴＲ－０１６に参加していたという原判決の認定は誤りであって，一審原告は，ＴＲ－０１６には参加していない。したがって，仮にＴＲ－０１６においてノウハウブックを作成していたとしても，一審原告がノウハウブックに接する機会はなかった(イ)一審原告はＴＲ－０５０のタスクフォースにおいて本件物理設計図
によってCから指示及び要請を受けていない
原判決は，一審原告は，ＴＲ－０５０のタスクフォースにおいて本件物理設計図（乙１０４の１～３）によってCから指示及び要請を受けていたと認定する（３４１頁下５行～３４２頁下６行）。しかし，以下のとおり，一審原告が本件物理設計図（乙１０４の１～３）によってCから指示及び要請を受けていたという事実はない。ａ本件物理設計図は，ＦＳＰ－ＤＲＹ設計図ではない。このことは，①中央研究所からの開発オーダーであれば，「ＤＣＶ」で始まる番号が付されていなければならず，その後ろの番号も本件物理設計図に付された光学図面と同じ「１０３４０」でなければならないところ，本件物理設計図の番号は「ＤＣＷ－２００３５」であること，②本件物理設計図（乙１０４の２）には，「・ＴＮ－１１７Ｅ改良のＦＳＰ－ＤｒｙⅡでの実測透過率データ」との記載があり，本件物理設計図（乙１０４の３）には，「ＴＮ－１１７Ｅ改造ＦＳＰ－Ｄｒｙの場合，全面露光の光が２次除電器全面露光側シールドとドラム表面とのスキマから入り込み，潜像形成に影響した。」と記載されていることからすると，既にＦＳＰ－ＤＲＹやＦＳＰ－ＤＲＹⅡの機能試作機が存在していたことから明らかである。
ｂ本件物理設計図中の「スポット径」に関する記載（乙１０４の１）は，一審原告ら光学設計者に向けられたものではない。なぜなら，光学設計者は，スポット径の形状及び大きさが具体的に特定されていることを前提に，当該形状及び大きさのスポット径を形成するレンズ等を設計するが，本件物理設計図の「スポット径」の項目は「ドラム面スポット形状は＿＿±＿＿μ×＿＿±＿＿μである。」というように，スポット径の具体的な大きさが記載されておらず，このような記載では，光学設計者は何らレンズを設計することはできないからである。具体的には，スポット径の半径をｒとすると，ｒ＝ｋＦλで表される。ここで，ｋはレーザービームの断面強度分布に関わる定数で，ＦはｆθレンズのＦナンバー，λはレーザービームの波長である。光学設計を開始する場合には，常に，まず，スポット径の半径ｒを決めて，上記の式を満足するようにレーザービームの断面強度分布に関わる定数ｋとｆθレンズのＦナンバーを決めなければならない。本件物理設計図の「スポット径」を「＿＿±＿＿μ×＿＿±＿＿μ」のように空欄で指示されても，ｆθレンズだけでなく，半導体レーザー光を集光するための第１結像光学系におけるコリメータレンズ及びポリゴンの設計を行うことができない。また，本件物理設計図で言及されているＬＢＰ－１０は，非倒れ補正光学系を採用した古いタイプの機種であり，共役型倒れ補正系を採用するＦＳＰ－ＤＲＹとは全く別の機種であって，本件各特許発明も実施していない機種であるから，このような全く別の機種の平均スポット径を参考として示していることも指示としては極めて不適切である。
また，本件物理設計図中の「光量損失」に関する記載（乙１０４の２）も，一審原告ら光学設計者に向けられたものではない。なぜなら，「光量損失」の項目には，「又パワーチェッカーによる光量測定部からドラム面までの光量低下量はバラツキ量をできる限り小さくする事。」「パワーチェッカー部からドラム面までの光量低下量＝８０．６％（＝７５～８６％）」などという指示・要請が記載されているところ，光学設計業務においてパワーチェッカーなる器具は使用しないのであって，一審原告は「パワーチェッカーによる光量測定部」及び「パワーチェッカー部」がどの箇所を指すかが分からず，このような指示・要請に応えることはできないからである。なお，プロセス担当者は光量の検討のためにパワーチェッカーを使用することがあるので，パワーチェッカーを前提にした「光量損失」の項目は，むしろ，プロセス担当者に向けられたものである。また，「光量損失」の項目における「・光学系全体の光量損失はドラムの感度，レーザーのパワーに余裕のない現状である為，できる限り少ない方が良い。」との記載も，光学系の基礎事項に関するプロセス担当者間の共通認識を明確にすべく記載されたと推定されるものである。
このように乙１０４の１，２が共に光学設計者に向けられたものではない以上，乙１０４の３のみが光学設計者に向けられたものであると考えることは極めて不自然である。


以上により，本件物理設計図（乙１０４の１～３）は，すべて，一審原告ら光学設計者に対して指示・要請をする文書ではない。ｃ一審原告には，本件物理設計図（乙１０４の１～３）の配布を受けた記憶がない。また，Dレポート（乙１０），Eレポート（乙１１），Xレポート（乙１０３）等には配布先が記載されているのに対し，乙１０４の１～３には配布先が記載されていない。乙１０４の１～３には承認印が押されておらず，しかも，乙１０４の１には空欄となっている箇所もある。また，乙１０４の２及び３には，「未検討」となっている箇所があることから，未完成の図面であったことが推察される。
したがって，本件物理設計図（乙１０４の１～３）は一審原告に対して配布されていない。
ｄ原判決は，タスクフォースとは，もともと様々な専門分野の技術者を集めた技術開発グループであること，一審原告がＴＲ－０５０のタスクフォースの光学設計の開発責任者であることを理由に，静止ゴースト像の発生防止という課題の指示がなかったという一審原告の主張を退けている（原判決３４２頁１６行～２１行）。
しかし，ＴＲ－０５０のタスクフォース編成計画書を見ても，どこにも静止ゴースト像の発生防止という課題，あるいは課題に関する業務内容は挙げられていない。
また，もともと様々な専門分野の技術者を集めた技術開発グループであってそれぞれの役割が異なり，それぞれのなすべき事柄が違うからこそ，チーフやプロセス担当者がそれぞれの専門分野の担当者に適切に指示を出す必要があるのであって，一審原告が光学設計の開発責任者であるからといって，一審原告が同タスクフォースのすべての問題に通じているわけではない。タスクフォースの構成員はそれぞれの専門技術分野及び指示された内容についてそのタスクフォースに関わっているのである。そして，上記ａにおいて述べたように，本件物理設計図（乙１０４の１～３）は，光学設計者に向けられたものではないから，光学設計者に対して指示がなされたものではない。また，静止ゴースト像の問題は，後記(ウ)のとおり，本来プロセス担当者が担当してきた問題であって，一審原告のような光学設計者の専門技術分野に属する問題ではない。したがって，一審原告がＴＲ－０５０のタスクフォースの光学設計の開発責任者であったとしても，静止ゴースト像の問題が一審原告の課題であったということはできない。(ウ)Aが一審原告に静止ゴースト像の除去を指示したことはない原判決は，一審原告がＴＲ－０５０のタスクフォースの光学設計の開発責任者であったこととAの陳述書（乙１６３）に記載があることを理由に，Aが一審原告に静止ゴースト像の除去を指示したと認定している（３４３頁１８行～２２行）。
しかし，そもそもタスクフォースは，様々な専門分野の技術者を集めた技術開発グループである以上，問題が発生した場合には，その問題を解決するに昀も適した専門分野の担当者が問題解決に当たるのである。そして，ゴースト像の問題は，もともとプロセス担当者が解決すべき問題であった。まず，ゴースト像について検討したDレポートは，同レポート（乙１０）上に「ＴＲ００６Ｍ」と記されていることからもわかるように，タスクフォースＴＲ－００６において作成されたものであるところ，Dレポートの作成者であるDは，タスクフォースＴＲ－００６において，プロセス担当者であった（乙１７３）。また，Eレポートは，同レポート（乙１１）上に「ＴＲ００６Ｍ－３２」と記されていることからもわかるように，タスクフォースＴＲ－００６において作成されたものであるところ，Eレポートの作成者であるEは，タスクフォースＴＲ－００６において，プロセス担当者であった（乙１７３）。さらには，D及びEと同じく，E特許の発明者の一人であるIも，プロセス担当者であった（乙１７３）。このように一審被告内においては，ゴースト像の問題全般について，プロセス担当者が中心となって取り組んでいたのである。したがって，ゴースト像の問題は，もともとプロセス担当者が解決すべき問題であって，一審原告は光学設計者であったのであるから，Aらから一審原告に対して，ゴースト像の除去について指示・要請がなされるはずはないし，実際，一審原告はAらからそのような指示・要請を受けていない。
(エ)一審原告はAの指示を受けて本件各特許発明を想到するに至ったの
ではない
原判決は，一審原告が，Aの指示を受けて，ＴＲ－０５０のタスクフォースの光学系の開発責任者として，静止ゴースト像を除去するための構成を検討し，本件各特許発明を想到するに至ったと認定している（３４３頁５行～１１行）
しかし，一審原告は，Aの指示を受けて，本件各特許発明を想到するに至ったのではない。原判決２０５頁１０行～２０７頁１５行記載のとおり，一審原告は，昭和５６年当時，休憩中に，ＬＢＰにおいて走査線と直交する方法に発生する有害な直線上の画像が記録されるとの情報を得たため，好奇心からこの問題を研究し，甲１５９の研究実績をふまえて，本件各特許発明を完成させたものであって，一審被告からの指示に基づくことなく，自主的に完成させたものである。
(オ)一審原告がゴースト像を除去するという目的を達成するために本件光学配置図を作成しこれに基づいて静止ゴースト像除去効果の確認試験
が行われたことはない
原判決は，一審原告が，ゴースト像を除去するという目的を達成するために，本件光学配置図（乙１０５）を作成し，これに基づいて静止ゴースト像除去効果の確認試験が行われたと認定している（３４３頁１１行～１７行，３４３頁２４行～３４４頁１行）。
しかし，本件光学配置図が製品試作機の走査光学系の設計図たり得るためには，本件各特許発明及び本件光学配置図（乙１０５）にいう「有効走査巾」は画像巾を意味すると仮定して，本件光学配置図の「有効走査巾」をＡ３用紙の紙巾である２９７mmとして計算する必要があるが，本件光学配置図には，明確に「有効走査巾３１０」と記載されており，かつ，これが，本件各特許発明にいう画像巾を意味するなどとは，全く言及されていない。また，本件明細書においても，「有効走査巾」を画像巾の意味として使用するなどの説明はどこにも述べられていない。したがって，本件各特許発明及び本件光学配置図の「有効走査巾」を画像巾の意味に限定する根拠は何もない。


本件光学配置図（乙１０５）に基づく光学配置が本件各特許発明の要件を満たすか否かは，有効走査巾が３１０（mm）であることを前提に検討すべきであり，それを基に計算すれば，本件光学配置図に基づく光学配置は本件各特許発明の要件を充たしていないことになり，ゴースト像を除去することができないのであるから，本件光学配置図がゴースト像を除去することを目的として作成された図面であると認定することは誤りである。
しかるに，原判決は，この点について何ら説明を加えることなく，「有効走査巾」は画像巾を意味するという仮定に基づいて，本件光学配置図（乙１０５）は，一審原告が，Aの指示に基づいて，ゴースト像を除去するという目的を達成するために作成したものであると認定しており，不当である。
(カ)一審被告が本件光学配置図に基づいて静止ゴースト除去効果の確認試験を行いその結果Bレポートが作成されたことはない原判決は，Bレポート（乙１９８）の目的欄に「今回の試作は実装時のゴースト回避のための設計変更（レーザー入射角９０°→６０°）にもとづくものである。光学性能のチェックとゴースト除去効果の確認を目的とする。」と記載されていることや，結論欄には，「ゴースト像発生位置はほぼ計算値通りで，有効画面外に除去することができた」と記載されていることを挙げて，一審被告が，本件光学配置図（乙１０５）に基づいて静止ゴースト像除去効果の確認試験を行い，その結果，BがBレポートを作成したことを認定している（原判決３４３頁２４行～３４４頁８行）。
しかし，まず，Bレポート（乙１９８）によれば，「（レーザー入射角９０°→６０°）」と記載され，入射角は６０度となっているところ，本件光学配置図（乙１０５）のＤＤＶ図面によれば，入射角は５８度±３０分となっており，角度が異なっている。したがって，Bレポートは，ＤＤＶ図面に基づいて行った実験のレポートではない。この点について，原判決は，①「昀初に試作された試作器（入射角９０°のもの）において静止ゴースト像が発生したことからすれば，Bレポートは，入射角約９０°の試作器を入射角約６０°に変更した試作器について行われた性能試験であると解するのが相当であり」，②「Bレポートでは，ゴースト像がほぼ計算値（１５３．５９mm）どおりに現れたと記載されているのであり（乙１９８），この計算値から入射角を逆算すれば５７．９６°であって，この入射角はＤＤＶ図面の設計（「５８゜±３０’」）の範囲内のものであるから，BレポートがＤＤＶ画面の評価試験であることは明らかである」と判示する（３４４頁１２行～２０行）。
しかし，原判決の①の記載については，５８度±３０分という入射角の角度は，ゴースト像が除去されるか否かという重要な意味を有する角度であり，そのような重要な意味を有する角度を，Bレポート（乙１９８）において６０度という異なる表記にわざわざ変更して書き変えるということは考えられない。したがって，たとえ昀初に試作された試作機の角度が９０度で，その試作機においてゴースト像が発生していたという共通点があるとしても，このような重要な数値の誤差を無視して，「（レーザー入射角９０°→６０°）」は「（レーザー入射角９０°→５８°±３０’）」と同義であると考えることはできない。また，原判決の②の記載についても，計算値から入射角を逆算すれば５７．９６度であるということは，Bレポートの「入射角約６０°」という前提が間違っていることに他ならないし，「５７．９６°」という非常に中途半端な数値をあえて選択して計算式に代入する理由も存在しない。Bレポートは，角度が昀も重要な要素である静止ゴースト像の試験において，入射角の設定すら明確になされていなかったことになり，その正確性が疑われるレポートであるということはできても，このことによりBレポートが静止ゴースト除去効果の確認試験の結果を記載したレポートであると認定することはできない。
また，Bレポート（乙１９８）において言及されている製品試作機の光学配置と，本件光学配置図（乙１０５）のＤＤＶ図面の光学配置とは，他にも，Bレポート（乙１９８）には，計算によって求められるゴースト像の位置が光軸から１５３．５９mmのところとされているが，本件光学配置図（乙１０５）のＤＤＶ図面に記載された各数値を基に，ゴースト像の位置を求めると，ゴースト像は，光軸から１５３．４１mmのところに形成されるとの違いがある。
一審被告が本件光学配置図（乙１０５）に基づいて静止ゴースト除去効果の確認試験を行い，その結果，Bレポート（乙１９８）が作成されたとする原判決の認定は誤っている。
(キ)本件先行技術から一審原告が本件各特許発明に至るのは比較的容易
なことであったということはない
原判決は，一審被告においては，Dレポート（乙１０），Eレポート（乙１１），E特許（乙１２の１・２，１３），F特許（乙１４），ノウハウブック（乙１０２），Jレポート（乙１７０）の各研究の成果（本件先行技術）が蓄積されており，これらの先行技術からすると，一審原告が本件各特許発明に至るのは比較的容易なことであったと認定している（３４５頁３行～３４９頁下２行）。
ａしかし，本件特許については特許無効審判請求がなされ，かつ当該無効審判に係る審決取消訴訟も提起されたのであるが，特許庁（平成６年審判第１８５００号）及び東京高等裁判所（平成７年（行ケ）第２４３号）は，いずれも，本件特許発明はE特許及びF特許に記載の発明から容易に想到できたものではないと判断している（甲４６，５２）。また，Dレポート，Eレポート，ノウハウブック及びJレポートに記載されている事項は，E特許及びF特許に記載された事項の範囲内の事項にすぎない。さらに，E特許の発明者ら（Eレポートの作成者，Dレポートの作成者でもある）が，E特許について，本件各特許発明の構成に至ることは全く考えてもいなかった旨述べている（甲４５）。これらのことからすれば，本件先行技術をもってしても，一審原告を含む当業者である一審被告の技術者においても，本件各特許発明に至るのは困難であった。


ｂDレポート（乙１０）に記載されていることは，本件各特許発明との関係でいえば，「１面だけ隣り合う面で散乱光が入射・反射する場合に，入射ビームと反射散乱光のなす角は４π／ｎであって一定であること」のみであり，それ以上の技術的事項は記載されていない。そして，「昀適露光を行う限り実用上ほとんど問題はない」と記載されているにすぎない。この「入射ビームと反射散乱光のなす角は４π／ｎであって一定であること」は，本件特許出願前に頒布されたE特許１の公開特許公報（乙１２の１）５頁左下欄１行～５行，E特許２の公開特許公報（乙１３）６頁左上欄下２行～右上欄４行，F特許の公開特許公報（乙１４）３頁右上欄１行～９行において記載されており，本件特許出願当時に公知の事項であり，一審被告内のノウハウではなかった。
しかも，Dレポートにおいては，ゴースト像について，「昀適露光を行う限り実用上ほとんど問題はない」と記載されており，本件各特許発明のようなゴースト像の除去について，一切の記載も示唆もしていない。
したがって，Dレポートによっても，一審原告が本件各特許発明に至るのは比較的容易なことであったとはいえない。
ｃEレポート（乙１１）２枚目１２行目には「５（一審原告注：ゴースト像のこと。）については，２２研Dにより考察済である（ＴＲ００６Ｍ０２９）。」と記載されているにすぎず，EレポートはDレポートを引用しているにとどまっている。したがって，Eレポートによっても，一審原告が本件各特許発明に至るのは比較的容易なことであったとはいえない。
ｄE特許（乙１２の１・２，１３）では，静止ゴースト像の形成原理及び入射光と再反射光の成す角度が常に「４π／ｎ」となり一定であることが開示されている。
しかし，このような開示事項は，すでにDレポートに記載されている事項である。したがって，E特許の上記開示事項が存在することからいえることは，Dレポートにおいて記載されている，入射光と再反射光の成す角が「４π／ｎ」となり「一定」という事項は，被告独自のノウハウではなく，E特許１の公開特許公報等によって公知となっている事項にすぎないということである。
また，E特許においては，入射光と偏向器の回転軸とが成す角度θをθ≠９０°として，静止ゴースト像を偏向面に垂直方向に除去する方法が示されている。E特許の公開特許公報の「発明の詳細な説明」の欄には，「仮に上記ゴースト像をビームの走査方向に対し平行方向に限り避けると，必然的に記録媒体の使用巾が制限されることになる。すなわち記録媒体の大きさが制限されるため，得る画像の大きさにも当然制限を生じる。本発明はこの問題を解決して，記録媒体の巾に制御を受けることなく画像を形成する方法を提供することにある。」との記載（乙１２の１の２頁左上欄２行～９行，同旨として乙１３の２頁右上欄５行～８行）がある。E特許は，ゴースト像をビームの走査方向に対し平行方向に避けることによる不都合性を指摘し，その方法が不適切であるために，別の方法を提示しようというものである。したがって，むしろ本件各特許発明の完成を妨げる有害な記載であるということはできても，本件各特許発明の構造を示唆するものではない。
このことは，①一審被告が，本件特許出願について申し立てられた９件の特許異議事件（本件異議事件）並びに本件無効審判請求及び本件審決取消請求訴訟において，E特許には，本件特許発明の構成が記載も示唆もされておらず，E特許に記載の発明に基づいて本件特許発明が容易に発明することができるものではなかったと再三にわたり主張していること，②E特許の発明者であるE及びDらが，E特許の発明から本件特許発明を全く着想できなかったことを明確に認め（甲４５），さらに，③東京高等裁判所及び特許庁が，本件特許発明が，E特許１，E特許２及びF特許等に基づいて容易に発明できないものであると認定していることからも明らかである。
ｅF特許の公開特許公報（乙１４）には，「ゴースト光束」が，「通常の走査に於ては」，「走査平面内の走査領域に生じるので」「したがってこのゴースト光束を走査平面に対して垂直方向にずらせるか，走査平面内に於て，走査面の領域外にずらせるかしなければならない。」との記載がある。
しかし，本件各特許発明は，倒れ補正光学系及びｆ・θレンズを用いることを要件としているところ，F特許の公開特許公報（乙１４）には，倒れ補正光学系を用いているという記載及びｆ・θレンズを用いているという記載は一切なく，F特許は，倒れ補正光学系及びｆ・θレンズのいずれも構成要件としていないものである。したがって，F特許に示される光学系は，本件各特許発明と同一の走査光学系ではないから，F特許に記載されていることは，本件各特許発明の構成を何ら示唆するものではなく，F特許は本件各特許発明の構成を記載も示唆もしていないことは明らかである。
一審被告は，本件審決取消訴訟において，F特許が本件特許発明の構成を開示も示唆もしていないこと，及び，F特許に係る発明に基づいて本件特許発明を容易に発明することができるものでなかったことを主張している。また，一審被告は，本件異議事件及び本件無効審判においても，本件特許発明がF特許に係る発明から容易になし得るものでないこと及び単に幾何学的な計算によって算出できるものでないこと等を，繰り返し主張している。このように自らの権利を守るために本件審決取消訴訟や本件異議事件及び本件無効審判において，本件特許発明がF特許に係る発明から容易になし得るものでないことを繰り返し主張している以上，F特許に記載されていることが，本件特許発明の構成を何ら示唆するものでないことは，一審被告自身も十分認識していたはずである。にもかかわらず，元従業員たる一審原告から相当対価の請求がなされるやその主張を覆すことは，信義則に反し禁反言に当たるというべきである。


さらに，本件審決取消訴訟における，本件特許発明がF特許に係る発明から容易になし得るものでないという一審被告の主張に対し，東京高等裁判所は，上記の一審被告の主張を支持し，F特許から本件特許発明の条件式が一義的に導き出されるとはいえないと判示し，F特許には，本件特許発明の構成が示唆されていないと判断した。ｆノウハウブック（乙１０２）には，Dレポートの報告内容とほぼ同一内容のゴースト像の現象と形成原理が説明され，入射光と再反射光とのなす角度が４π／Ｎと一定であること及びその幾何学的計算根拠が説明されている（３４６頁下６行～３５１頁下６行）。また，ノウハウブック（乙１０２）においては，静止ゴースト像に対する対策として，「(ａ)ミラースキャナーへの入射ビームの入射方向を，静止ゴーストが感光ドラム上に現れない様に選ぶ。」，「(ｂ)入射ビームＢｉと反射ビームＢｏを含む面がミラースキャナーの回転軸と垂直な面に対して，ある角度を有する様にする。」という二つの方法が示され，「ＬＢＰの光学系に於ては，(ａ)の対策はとれないので(ｂ)の対策によっている。」との記載がなされている（３５１頁下５行～３５２頁５行）。
しかし，「(ａ)ミラースキャナーへの入射ビームの入射方向を，静止ゴーストが感光ドラム上に現れない様に選ぶ。」の記載は，E特許における「上記ゴースト像をビームの走査方向に対し平行方向に限り避ける」という記載やF特許における「走査平面内に於て，走査面の領域外にずらせる」という記載と実質的に同一の記載であるところ，このような記載が本件各特許発明の構成を示唆するものではなく，本件各特許発明が，これらの記載によって容易に想到できるものではないということは，E特許とF特許の記載から本件各特許発明を容易に想到できないことについて詳述したとおりである。むしろ，ノウハウブックの「ＬＢＰの光学系に於ては，(ａ)の対策はとれない」という記載は，本件各特許発明の完成を阻害するような記載であるというべきである。
この点につき，原判決は，「ＬＢＰの光学系に於ては，(ａ)の対策はとれない」という記載は，「…昭和５０年（１９７５年）当時のＬＢＰの走査光学系では，光源に大型のガスレーザーが使用され，光学系の機械設計（光学配置）上，入射光が第２結像光学系の光軸となす角度を９０°近傍に固定せねばならなかったため，入射光の入射角を偏向面と水平方向にコントロールして静止ゴースト像を除去するという(ａ)の方法はとり得なかったことによるものであり，上記記載はこのことを説明したものである（甲４５，３頁の７～１４行参照）。」と認定している（３４９頁１４行～２０行）。
しかし，甲４５は，E特許の発明者らが前記審決取消訴訟に関して作成した報告書であるところ，甲４５には，昭和５０年（１９７５年）当時のＬＢＰの走査光学系では，光源に大型のガスレーザーが使用され，光学系の機械設計（光学配置）上，入射光が第２結像光学系の光軸となす角度を９０°近傍に固定せねばならなかったという事情が記載されているが，E特許においては，「必然的に記録媒体の使用巾が制限されることになる」という理由が記載されているのであるから，昭和５０年（１９７５年）当時，(ａ)の対策をとらなかった理由が光源に大型のガスレーザーが使用されていたことに基づくものとはいえない。仮にガスレーザーが大型だからといって，なぜ物理設計上第２結像光学系の光軸を９０°に固定しなければならないかは必ずしも明確でない。むしろ，第２結像光学系と光軸との角度は９０°であろうと，９０°未満であろうと，物理設計上ＬＢＰの縦横の大きさはさほど大きくはなりえず，特に支障はないものと考えられる。ノウハウブックにおいて「ＬＢＰの光学系に於ては，(ａ)の対策はとれない」と記載されたことの真の理由も，ノウハウブック自体に何ら理由に関する記載がない以上，不明であるというべきであり，ノウハウブックを見ても，光源に大型のガスレーザーが使用される場合の光学系の機械設計（光学配置）上の問題点が解決されれば，(ａ)の対策がとれるということは明らかでない以上，ノウハウブックを見た者は，ＬＢＰには(ａ)の対策はとれないと考えるのが自然である。むしろ，ノウハウブックは，E特許１及びE特許２が出願された昭和５０年に作成されたものであるところ，E特許における「上記ゴースト像をビームの走査方向に対し平行方向に限り避ける」という記載やF特許における「走査平面内に於て，走査面の領域外にずらせる」という記載から本件各特許発明を容易に想到し得ないのと同様，ノウハウブックにおける「ＬＢＰの光学系に於ては(ａ)の対策はとれない」という記載から(ａ)の対策を採りうると考えることも困難であることは明らかである。
以上から，本件各特許発明の完成を阻害するような記載がなされているノウハウブックは，本件各特許発明の構成を何ら示唆するものではなく，一審被告の技術者を含め当業者がノウハウブックに基づいて本件各特許発明を容易になし得たということはできない。ｇJレポート（乙１７０）は，ＴＲ－０１６のタスクフォースに専任メンバーとして参加したJが作成した昭和５１年（１９７６年）１月３０日付けのレポートである。Jレポートにおいて静止ゴーストについて記載があるのは，「静止ゴーストについての解析を行った。」という一文のみであり，Jレポートが本件各特許発明の完成に貢献しているということはできない。
Jは，光学技術者であり，一審原告よりも早期からＬＢＰ開発にかかわり，本件特許が日本において出願される昭和５６年以前に，走査光学系に関する多くの発明を行っている（甲１６３～１６７）。これらの走査光学系に関する発明のうち，特開昭５４－６９４５０号（甲１６７），特開昭５２－７６９４０号（甲１６６）の各発明は，倒れ補正光学系に関する発明である。これらの倒れ補正光学系に関する発明は，回転多面鏡を用いている。本件各特許発明は，走査光学系の中でも倒れ補正光学系と回転多面鏡を具備する走査光学系において実施される発明であるところ，Jは，走査光学系について十分な知識を持ち，かつ倒れ補正光学系や回転多面鏡についても詳しい知識を有する光学技術者であって，Jレポートにおいて「静止ゴーストについての解析を行った。」という記載をしているのであるから，本件各特許発明を行う機会が十分あったはずである。にもかかわらず，Jは本件各特許発明に係る発明に至っていない。


このように，Jレポートの存在は，本件各特許発明をなすことが容易でなかったこと，すなわち一審原告の貢献度が高いことの証拠にはなり得ても，本件各特許発明をなすことが容易であったことの証拠にはなり得ない。
ｈ原判決は，「…被告は，本件特許発明の課題となる静止ゴースト像の発生原理については，本件特許発明がなされる相当前から既にこれを解明していた。そして，被告技術文書においては，その解決方法も既に示唆されていたものである。ただし，静止ゴースト像を水平方向にずらすとの方法は，既に被告先行文献において検討されていたものであるものの，ＬＢＰにおいて共役型倒れ補正光学系が採用される前は，垂直方向にずらす方式の方が優れていたため，その方法が採用されなかったにすぎないものである。…従前の垂直方向にずらす方法が，共役型倒れ補正光学系の採用に伴い，採用することができなくなったという状況下で，このような静止ゴースト像除去との課題の付与があれば，容易になし得るものであるということができる。」（３５０頁１行～１４行）と判断している。
しかし，上記判断は，以下のとおり誤っている。
(ａ)本件各特許発明において問題となったゴースト像は，Dレポートが作成された昭和４９年から一審被告内において認識され始めていたが，本件各特許発明が完成されたとされる昭和５６年まで，Dレポートを作成しE特許の発明者の１人であるD，E特許の発明者であるE，そして，本件各特許発明が完成された当時に稼動していたタスクフォース「ＦＳＰ－ＤＲＹ」におけるプロセス担当者であるC等，一審被告内の従業員は誰一人として本件各特許発明を完成させることはできなかった。本件各特許発明がなされる前の先行技術は，一審被告社内でプロセス技術者や他の技術者にとっても周知の技術であったというだけでなく，従来これらの先行技術についてのレポート等を作成してきたプロセス技術者の方が，一審原告よりもむしろ静止ゴースト像の問題については熟知していた。さらに，倒れ補正光学系については，上記ｇのとおり，Jが倒れ補正光学系に関する発明をして，これが一審被告により出願されているほかにも，機械設計者であるKによっても当該倒れ補正光学系を構成要件に含む光ビーム走査装置，走査光学系の発明がなされ，一審被告により出願されている（甲１６８～１７１）。このことからも分かるとおり，一審被告においては，光学系の技術者のみならず，機械設計者も倒れ補正光学系の特性や機能，構造をよく理解していたのであり，光学系の技術者でなければゴースト像に関する問題を解決し得ないというわけではなかった。また，一審被告以外の技術者によっても倒れ補正光学系の発明がなされ，昭和４７年には，日本放送協会（ＮＨＫ）が「光ビーム走査補正方式」という名称の発明についての特許を出願し（甲１７２），昭和５１年には，富士ゼロックス株式会社が「光学的走査装置」という名称の発明についての特許を出願していた（甲１７３）。
したがって，一審原告が本件各特許発明をするまでの期間，一審原告以外の一審被告内の技術者及び一審被告外の技術者にも本件各特許発明を行なうチャンスは十分にあったのである。にもかかわらず，一審原告以外の誰にも本件各特許発明をなし得なかったのであり，この事実は，本件各特許発明が，決して容易に想到しうる発明ではないことを裏付けている。たとえ本件各特許発明のように結論がシンプルなものであっても，それを想到することが容易であるということはできないのであるから，この点について，より正確に評価されなければならない。
(ｂ)ＬＢＰにおいて共役型倒れ補正光学系が採用される前は，垂直方向にずらす方式の方が優れていたというのは誤りであって，ＬＢＰにおいて共役型倒れ補正光学系が採用される前においても，本件各特許発明の方法のほうが優れていたのである。なぜなら，垂直方向にずらす方式の場合，走査線が直線でなくなるために，また，垂直に入射光をずらすために，関係する光学部品の配置を３次元空間において精度よく組み立てる必要がある。特に，走査線が直線でなくなることは，単にその現象だけでなく，感光体に対する走査位置と入射角度が変化するために，場所による画質の劣化の可能性が生じ，このような不具合が生じないようにするために注意を払う必要があった。そのため，試作による画像評価を行う必要があり，場合によっては，感光体やプロセス技術を新たに開発しなければならないことにもなりかねなかった。これに対し，本件各特許発明のように要件式を満足させることにより有効走査幅の外にゴースト像を除去する方式は，入射光の方向（角度）を要件式にしたがって満足させるだけでよく，上記のような試作を必要とすることなく，したがって開発投資も一切必要としない。以上のように，「ＬＢＰにおいて共役型倒れ補正光学系が採用される前は，垂直方向にずらす方式の方が優れていたために，その方法が採用されなかったにすぎない」というのは誤りであり，本件各特許発明をだれも想到しえなったために，垂直方向にずらす方式が用いられていたにすぎないのである。
(ｃ)本件各特許発明がなされる以前に一審被告において作成されていたレポート等の本件先行技術は，公知であったE特許１及びF特許に記載された事項のものしか開示しておらず，E特許１及びF特許から本件特許発明が容易になし得ないのと同様に，本件先行技術は，本件各特許発明を開示したり示唆するものではない。したがって，一審被告において本件先行技術が蓄積されていたとしても，これらの本件先行技術から，一審原告が本件各特許発明に至るのは比較的容易なことであったという原判決の認定は誤っている。また，本件先行技術は，本件各特許発明を開示したり示唆するものではないという点について，一審被告は，原審において，本件審決取消訴訟等における一審被告の主張は，本件訴訟の上記争点の審判の上では無関係であり，かつ特段の意味を有するものではないなどと主張している。しかし，本件審決取消訴訟では，E特許及びF特許が公知技術（かつ引用例）として，一審被告の従業者であったE特許の発明者らを含む当業者が本件特許発明を「容易に発明をすることができた」（特許法２９条２項）か否かが主たる争点となっていた。また，本件訴訟においても，公知技術であったE特許及びF特許と，Dレポート，Eレポート，ノウハウブック及びJレポートから，一審原告及びE特許の発明者らを含む一審被告の従業者が本件特許発明をなすことが容易かが争点となっており，Dレポート，Eレポート，ノウハウブック及びJレポートに記載された事項は，公知技術であったE特許及びF特許に記載された事項の範囲内のものであったのであり，しかも，本件審決取消訴訟において，一審被告の従業者であるE特許の発明者らが本件特許発明を容易になせなかったという「報告書」（甲４５）を作成したのである。してみると，本件審決取消訴訟の争点と本件訴訟の争点は実質的に同一であるといえる。


(ク)一審原告はノウハウブックを目にすることができない立場にあったノウハウブック（乙１０２）は，一審被告用に作られたものではなく，一審被告自身が認めるように被告のライセンス先の企業（沖電気，日立製作所等）のために作成されたものである。しかも，一審被告自身が，ノウハウブックについて閲覧等の制限を申し立てているように，ノウハウブックは，秘密文書として管理されているものであって，一審被告内でも容易にはアクセスできなかったものと推察される。しかも，一審原告は，ノウハウブックが作成されたとされるＴＲ－０１６のタスクフォースには参加していない。したがって，一審原告は，ノウハウブックを目にすることができない立場にあったのであり，ノウハウブックの存在を根拠に，一審原告が本件各特許発明に至るのは比較的容易なことであったと評価することはできない。
なお，ライセンスフォローアップ業務は，光学設計者ではなく，例えば，ＬＢＰ技術全般を把握するプロセス分野の技術者等が担当するのが通常であった。一審原告は，ＴＲ－０１８のタスクフォース（乙１６）において，ライセンスフォローアップ業務の担当ではなく，「ＮＰ－ＬＢＰの次の応用を模索し，その為の技術開発をする」業務を担当していた。
(ケ)本件特許発明の権利化及び権利維持における使用者の貢献は相当対
価の算定に当たって考慮されるべきではない
原判決は，一審被告が，本件特許発明の権利化及び権利維持において，出願審査における補正手続，異議事件に対する答弁，無効審判に対する答弁などにおいて多大な努力を払い，その費用も負担したとして，これを一審被告の貢献の一つとして評価している（３５２頁２行～１９行）。
しかし，前記ア(イ)において述べたように，本件特許発明の権利化及び権利維持における使用者の貢献は，相当対価の算定に当たって考慮されるべきではない。
仮に発明後の事情を一審被告の貢献度の算定に当たって考慮するとしても，本件特許発明の権利化及び権利維持における一審被告の対応は，以下のとおり，いずれも出願人及び特許権者として通常の範囲のものであるから，被告の貢献度の判断に当たって一審被告のこれらの行為を斟酌している原判決の評価は誤っている。
ａ原判決は，本件特許発明について，Lの発案で，第３請求項に記載されていた条件式を第１請求項に移記するという，出願審査における補正手続を行ったことを，一審被告の権利化に当たっての行為の一つとして評価している（３５２頁７行～９行）。しかし，その補正手続においてなされた特許請求の範囲の限定は，一審被告も認めるように，一審原告が提案書に記載した，請求項１と請求項３を組み合わせたにすぎないのであって，たとえ発案したのはLであっても，内容が，Lのアイデアによって大きく変化したというわけではない。また，本件特許発明は，E特許やF特許と対比して，進歩性があることは明らかであり，Lの補正は，むしろ特許の権利範囲を限定したものであって，望ましいものではなかった。したがって，補正手続をもって一審被告の権利化に当たっての行為の一つとして評価することは評価として過剰であるといわざるを得ない。
ｂまた，原判決は，平成３年１月２５日の出願公告に対する９件の本件異議事件に答弁したことを，一審被告の権利化及び権利維持に当たっての行為の一つとして評価している（３５２頁９行～１０行）。しかし，９件といえども，その異議の理由は概ね共通するものであり，異議の答弁書はほぼ同内容のものを記載して答弁しているにすぎないから，一審被告の行為はやはり特段のものではない。
ｃさらに，原判決は，富士写真フイルムからの本件無効審判に答弁したことや本件審決取消訴訟において防御活動を行ったことを一審被告の権利化及び権利維持に当たっての行為の一つとして評価している（３５２頁１１行～１４行）。しかし，本件特許発明が，ＬＢＰ事業の根幹に関する極めて重要な発明であることに鑑みれば，本件無効審判及び本件審決取消訴訟における一審被告の対応は，当然に必要とされる程度のものであり，一審被告が特段の貢献を行っているとはいえない。
(コ)一審被告が本件各米国特許及び本件ドイツ特許の出願について権利の取得維持における努力，費用の負担をしてきたことを一審被告の貢献
として評価すべきでない
原判決は，一審被告は，本件各米国特許及び本件ドイツ特許の出願についても権利の取得維持における努力，費用の負担をしてきたとし，これを一審被告の貢献の一つとして評価している（３５２頁２０行～３５３頁１行）
しかし，本件各米国特許及び本件ドイツ特許の出願についての権利の取得維持における努力といっても，日本における出願と同様に米国及びドイツについても出願を行ったにすぎず，いわば，一審被告の知財部における通常の業務であって，一審被告が通常の業務以上の特別なことを行ったわけではないから，一審被告が，本件各米国特許及び本件ドイツ特許の出願についても権利の取得維持における努力，費用の負担をしてきたとし，これを一審被告の貢献の一つとして評価している原判決は誤っている。
(サ)一審被告が巨額の研究・開発費用を出捐したこと等を一審被告の貢
献として評価すべきでない
原判決は，一審被告は，さまざまな努力によるライセンス契約交渉，ＬＢＰ等の事業化により，多額のライセンス収入を確保するに至ったとし，これを一審被告の貢献の一つとして評価している（３５３頁２行～下６行）。
しかし，前記ア(イ)において述べたように，発明がなされた後の事情は，使用者である一審被告の貢献として考慮される事情ではないから，ライセンス契約交渉等の発明がなされた後の事柄については，一審被告の貢献の一つとして評価すべきではない。
仮に，発明完成後の事業化に関する事情も使用者の貢献度として考慮され得るという立場に立ったとしても，旧３５条４項の「発明により使用者等が受けるべき利益の額」が発明を実施して得られる利益ではなく，特許権の取得により当該発明を実施する権利を独占することによって得られる利益，すなわち，独占の利益である以上，考慮すべき事業化に関する事情は，独占の利益と因果関係のある事情に限られるというべきである。したがって，実施料収入を基に相当対価の算定を行う場合には，実施料収入との間に因果関係のある事情のみが考慮されなければならない。
この点，一審被告のさまざまな努力によるライセンス契約交渉，ＬＢＰ等の事業化は，ライセンス収入を増加させる一審被告の活動であると同時に，被告製品の売上げにも大きく寄与するものであるから，実施料収入だけでなく，被告製品の売上げという実施料収入とは無関係なものについても因果関係が認められる場合に，その事情を大きく考慮することは認められるべきではない。


特に，原判決は，「…被告の様々な努力によるＬＢＰ事業が成功し，ＬＢＰ及びＭＦＰ等の市場の急速な拡大に貢献している（乙５０，７６，８４）。さらに，被告は，ＬＢＰ開発当初の１９７３年（昭和４８年）から本件特許発明の完成時の昭和５６年（１９８１年）に至るまでに合計約５６９億１６００万円，その後昭和５７年（１９８２年）から本件特許の期間満了日である２００１年（平成１３年）までの間に合計約２兆３３５５億３５００万円もの巨額の研究・開発費用を出捐し，これにより多数の職務発明について多数の特許を継続的に取得し続けており，これらがライセンス収入の源泉となっている（乙２３５ないし２３８）。」（３５３頁１３行～下６行）と認定して，この認定事実を一審被告の貢献度として考慮している。しかし，原判決は，本件各特許発明により使用者が受けるべき利益の額の算定に当たっては，被告ライセンス契約全体で得られた収入全体ではなく，被告ライセンス契約全体で得られた収入のうち，本件各特許発明の寄与度を考慮した金額を本件各特許発明により使用者が受けるべき利益の額としたのであるから，一審被告が巨額の研究・開発費用を出捐し，これにより多数の職務発明について多数の特許を継続的に取得し続けたとしても，これらの研究・開発費用は本件各特許発明により「使用者が受けるべき利益」を得たこととは何ら関係がないのである。換言すれば，一審被告は，仮に，本件各特許を出願後，ＬＢＰ事業から撤退していたとしても，本件各特許発明を第三者にライセンスすることによりライセンス収入を得ることができたのである。したがって，一審被告が巨額の研究・開発費用を出捐し，これにより多数の職務発明について多数の特許を継続的に取得し続けたとしても，これらの事情は，使用者の貢献度として考慮されるべき事情ではない。
(シ)一審被告の貢献度が９７％という評価は不当に高い評価である原判決は，一審被告の貢献度が９７％と認定している（３５３頁下４行～下３行）。
しかし，上記(ア)から(サ)まで述べてきたところからすれば，本件各特許発明を行うについての一審被告の貢献度が９７％であるという認定は不当である。一審被告の貢献度を９７％と認定する原判決は，主に，一審被告において本件先行技術のような技術の蓄積があったという漠然とした理由のみで一審被告の貢献度を高く評価するものであり，一審原告の本件各特許発明に対するオリジナリティ，創意及び努力を全く無視したものであり，一審原告にとって極めて不利で公平性を欠いている。また，他の判決例に照らしても，一審被告の貢献度が９７％という評価は不当に高い評価である。
(ス)一審原告の貢献度は１００％である
一審原告は，一審原告の貢献度が１００％であることを主張する。その根拠は，次のとおりである。
ａ一審原告は，本件各特許発明を行うに当たり，誰の指示にも基づかず，たまたまＬＢＰにおいてゴースト像という問題が生じているということを知るに至り，自主的に開発責任意識を持って，本件各特許発明を生みだした。当時は，解析向けの計算プログラムが用意されていなかった上，本件各特許発明は，半導体レーザーと偏向器と走査レンズの配置関係の条件設定及び特性等によりゴースト像を除去するものであるから，その条件の解析は卓上計算機によっても可能なものであった。したがって，一審原告は，一審被告のリソースである汎用コンピューターはほとんど使わず，個人的に所有していた卓上計算機によってその問題を解決した。一審原告が一審被告の汎用コンピューターを使用したのは，ゴースト像発生の原因が判明し，ゴースト像を除去できる条件を発見した後において，確認のための光線追跡を行った際で，その計算に要した時間は多くても１０分程度にすぎなかった。ｂ本件各特許発明は，開発投資を必要とする垂直方向にずらす先行技術と異なり，入射光の方向（角度）を要件式にしたがって満足させるだけでよく，試作等も一切必要なく，したがって開発投資も不要である。一般的な技術開発と比較しても，開発費がかからず，安価でかつ多大な経済的効果をもたらす発明であったのであるから，それだけ，発明者である一審原告の貢献度も高く評価されるべきである。ｃ本件特許発明は，平成５年に，一審被告の職務発明規程に基づき，一審被告により当時の昀高の階級である「特級」と評価されている。一審被告が保有する多数の走査光学系に関する特許発明のうちで，特級であると評価されたのは，唯一本件特許発明のみである。また，走査光学系に限らず，ＬＢＰ特有の技術に関する多数の特許発明を含めても，一審被告において特級と評価された特許発明は，本件特許発明以外にはわずか１件しか存在しない。
また，本件特許発明は，平成１０年に，一審被告により優秀社長賞にも賞せられている（甲７）。優秀社長賞は，一審被告内において発明者個人が受け得る賞としては昀高のランクの賞であり，一審被告内における年間約１万件の発明のうち，優秀社長賞に賞せられる発明は，わずかに１，２件程度に止まるものである。
さらには，本件特許発明は，ＬＢＰの普及に寄与したという社会的貢献の大きさを評価されて，一審被告の推薦を受けた上で，平成１２年に，発明協会の東京支部長賞に賞せられている（甲８）。このように，本件特許発明が一審被告や発明協会により高く評価されていることからすれば，一審被告自身が本件各特許発明の重要性のみならず一審原告の貢献度を極めて高く評価していることは明らかである。
ｄ以上の事実からすれば，一審原告の貢献度は極めて大きく，逆に，本件各特許発明の承継に対する相当対価の算定にあたり考慮すべき一審被告の貢献度は認められないというべきである。
(9)本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」ア光学ユニットの単価を基準として算定する一審被告が「受けるべき利
益」（算定方法１及び２）
(ア)算定方法１及び２は，光学系ユニット単体を基礎とし，本件各特許を単独でライセンスしたと仮定した場合の一審被告の得べかりし実施料を算出する算定方法である。算定方法１及び２による一審被告が「受けるべき利益」は以下の計算式によって求められる。


本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」＝「光学系ユニットの単価」×「累積出荷台数」×「本件各特許発明の実施率（実施割合）」×「本件特許をライセンスした場合の実施料率」算定方法１及び２について，原判決は，「…本件各特許発明は現実に単独でライセンスされておらず，ＬＢＰ等に用いられる技術に関する被告の保有特許等のすべてを対象とした包括クロスライセンス契約の対象特許の一つとされていたにすぎないのであるから，算定方法１及び２は，エレクトロニクス分野において包括クロスライセンス契約が締結される背景や被告のライセンス契約締結の実態に照らし採用することができない」（３３２頁１６行～２１行）と判示する。
しかし，職務発明が包括クロスライセンス契約の対象となっている場合における相当の対価の算定は，種々の困難な問題を伴う。例えば，原判決は，修正実施料率の算定につき，ライセンスバック契約を基に算定している（原判決２７３頁６行～２７４頁１３行）が，クロスライセンスしている各当事者の対象特許の価値が等しく，お互いに支払うべき実施料を実質的に相殺した部分（無償部分）も含めた全体の実施料を正確に算定することは極めて困難である。このことは，原判決においても，「…各相手方とのライセンス契約における，各相手方の個別の特許力を具体的に考慮検討することは，その審理に著しい負担を要するものであることから，いくつかの相手方との間における実施料率の平均値をもって有償部分の標準的実施料率とし，無償部分については，個々の特許力を考慮せずに，保有特許数の総和が特許力を示すものとして，算定することとする」（２７３頁１４行～１９行）と述べられていることからも明らかである。また，本件各特許発明の寄与度についても，包括クロスライセンス契約の対象となった全特許中に占める本件各特許発明の価値である寄与度を把握することも，やはり極めて困難である。包括クロスライセンス契約を前提とした算定方法は，上記のような計算上の困難を伴うゆえに，いずれにしても一定の仮定のもとで算定を行わざるを得ない。典型的な例が，原判決が採用した標準包括ライセンス料率である。標準包括ライセンス料率は，実際には，ほとんど使われていないような特許も，ほぼすべての製品に使われている特許も，同じ価値のものと擬制してライセンス料率を求めるものであり，包括クロスライセンス契約締結の実態に即した仮定の下に計算されるものであるとは到底いえない。したがって，本件各特許発明を単独でライセンスすることを仮定した算定方法１及び２が実体とかけ離れているがゆえに，到底採用し得ない算定方法であるということはできないはずである。むしろ，本件各特許発明はＬＢＰ及びＭＦＰ等においては必須技術であって，単独でライセンス契約を成立させる力を持つものであることも明白であることからすれば，算定方法１及び２は，極めて直截的で分かりやすい算定方法であるということができる。したがって，職務発明が包括クロスライセンス契約の対象となっている場合においても，当該職務発明が個別にライセンス契約の対象となった場合を仮定して使用者が「受けるべき利益」を算出することは，合理性を有する。
(イ)本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」の算定方法
ａ光学系ユニットの単価
本件各特許の存続期間内において生産された光学系ユニットの平均出荷単価は少なくとも４０００円以上とするのが相当である。ｂ一審被告及び他社によるＬＢＰ及びＭＦＰ等の累積出荷台数(ａ)本件日本特許の出願日である昭和５６年（１９８１年）１０月２０日から本件日本特許の存続期間が満了する平成１３年（２００１年）１０月２０日までのＬＢＰ及びＭＦＰ等の累積出荷台数原判決１２４頁５行～１２８頁３行記載のとおり，次のようになる。
一審被告のＬＢＰの累積出荷台数７０２５万台
他社のＬＢＰの累積出荷台数３７８３万台
一審被告のＭＦＰ等の累計出荷台数１１４万台
他社のＭＦＰ等の累計出荷台数約３７３万台又は約８３６万台(ｂ)平成１３年（２００１年）１０月２１日から平成１７年（２００５年）１２月３１日までの米国及びドイツのメーカーによるＬＢ
Ｐ及びＭＦＰ等の累積出荷台数
α平成１３年（２００１年）１０月２１日から平成１４年（２００２年）１０月１９日まで
ＭＦＰ等については，２００２年単年分の出荷台数をもって，２００１年１０月２１日から２００２年１０月１９日までの出荷台数とする。また，ＬＢＰについては，２００２年の出荷台数のデータがないので，代替的に，２００１年の販売台数のデータを用いる。
２００１年１０月２１日から２００２年１０月１９日までの米国及びドイツのメーカーによるＭＦＰ等の累積出荷台数＝２００２年米国白黒ＭＦＰ等出荷台数（乙２４８の３）＋２００２年米国カラーＭＦＰ等出荷台数（乙２４８の４）＋２００２年ドイツ白黒ＭＦＰ等出荷台数（乙２４８の５）＋２００２年ドイツカラーＭＦＰ等出荷台数（乙２４８の６）＝１３１万台＋５万台＋９
７万台＋４万台＝２３７万台
２００１年１０月２１日から２００２年１０月１９日までの米国及びドイツのメーカーによるＬＢＰの累積出荷台数（乙２２７）＝２００１年米国販売台数＋２００１年ドイツ販売台数＝２
９４万台＋１１５万台＝４０９万台
β平成１４年（２００２年）１０月２０日から平成１７年（２００５年）１２月３１日まで
ＭＦＰ等については，２００３年～２００５年の出荷台数をもって，２００２年１０月２０日から２００５年１２月３１日までの累積出荷台数とする。また，ＬＢＰについては，２００３年～２００５年の出荷台数のデータがないので，代替的に，２００１年の販売台数のデータを用いる。


２００２年１０月２０日から２００５年１２月３１日までの米国のメーカーによるＭＦＰ等の累積出荷台数＝２００３年～２００５年の米国白黒ＭＦＰ等出荷台数（乙２４８の３）＋２００３年～２００５年米国カラーＭＦＰ等出荷台数（乙２４８の４）＝（１４１万台＋１５５万台＋１６８万台）＋（８万台＋１３万台＋２２万台）＝４６４万台＋４３万台＝５０７万台
２００２年１０月２０日から２００５年１２月３１日までの米国のメーカーによるＬＢＰの累積出荷台数＝２００１年米国販売台数合計×（３年＋２か月／１２か月）＝２９４万台×３８／１
２＝９３１万台
(ｃ)まとめ
昭和５６年（１９８１年）１０月２０日から平成１７年（２００５年）１２月３１日までのＭＦＰ等の累積出荷台数＝１１４万台＋３７３万台（又は８３６万台）＋２３７万台＋５０７万台＝１２３
１万台（又は１６９４万台）
昭和５６年（１９８１年）１０月２０日から平成１７年（２００５年）１２月３１日までのＬＢＰの累積出荷台数＝７０２５万台＋３７８３万台＋４０９万台＋９３１万台＝１億２１４８万台
ｃ本件各特許発明の実施割合
レーザー走査光学系を使用するデジタル複写機，ＭＦＰ等における本件各特許発明の実施割合は，甲１２（「対応表」）によれば，１００％である。また，本件各特許発明には代替技術というものが存在せず，本件各特許発明の技術的範囲は，すべてのＬＢＰ及びＭＦＰ等をカバーするものであるから，競合メーカーが本件各特許発明の技術的範囲に含まれない製品を製造することは不可能である。よって，本件各特許発明の実施割合は１００％である。
ｄ本件各特許の実施料率
前記(4)エ(ア)のとおり，本件各特許の実施料率は，１０％と考えるべきである。
この点につき原判決は，「…原告が原告算定方法１及び２において主張する本件各特許発明の実施料率１０％は，被告ライセンス契約におけるすべての被告保有特許の標準包括ライセンス料率が，前記認定のとおり，ＬＢＰが２．４０％，ＭＦＰ等が２．９１％であることと比較すれば，光学ユニット単体の売上げを前提としたものであるとしても，単独の特許のライセンス料率としては高率にすぎることが明らかであり，到底採用し得ない実施料である。」（３３２頁下６行～３３３頁１行）と判示している。しかし，本件各特許がシンプルでコストの全くかからない極めて有用性の高い特許であるのに対し，標準包括ライセンス料率とは，全く実施されていない特許も含め，さまざまな特許の実施料率のいわば平均的な数値をとった値である。全く実施されていない特許の価値は極めて低く，限りなく０に近いと考えられることからすれば，標準包括ライセンス料率がＬＢＰ２．４０％，ＭＦＰ等２．９１％であったとしても，有用性の高い特許の実施料率が１０％であると考えることは何ら不自然なことではない。ｅ本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」＝「光学系ユニットの単価」×「累積出荷台数」×「本件各特許発明の実施率（実施割合）」×「本件特許をライセンスした場合の実施料率」）＝４０００円×（１９８１年から２００５年までのＬＢＰの累積出荷台数＋１９８１年から２００５年までのＭＦＰ等の累積出荷台数）×１００％×１０％＝４０００円×（１億２１４８万台＋１２３１万台（又は１６９４万台））×１００％×１０％＝５３５億１６００万円（算定
方法１）又は５５３億６８００万円（算定方法２）
イ包括クロスライセンス契約に基づき相手方が一審被告に本来支払うべき実施料を基準とする一審被告が「受けるべき利益」（算定方法３，８～１３）
(ア)各算定方法の計算式
ａ算定方法３，１１
本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」＝「全世界における相手方のＬＢＰ及びＭＦＰ等の売上げ（譲渡価格合計額）」×
「修正実施料率」×「本件各特許の寄与度」
ｂ算定方法８，１２
本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」＝「一審被告の主張による被告ライセンス契約によって支払われるべき実施料」×
「本件各特許の寄与度」
c算定方法９，１０，１３
本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」＝「実施許諾先の本件各特許発明を実施しているＬＢＰ及びＭＦＰ等の全世界における売上げ（譲渡価格合計額）」×「修正実施料率」×「本件各特許
の寄与度」
(イ)本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」の算定方法
ａ算定方法３，１１
(ａ)全世界における相手方のＬＢＰ及びＭＦＰ等の売上げ（譲渡価格合計額）
乙２４７，２５１に基づく原判決の認定によれば，ヒューレット・パッカード社分を除く全世界における相手方の売上げ（譲渡価格合計額）は，ＬＢＰについては８兆１６４４億４２３１万円，ＭＦＰ等については１３兆１５５５億３４３１万円である。したがって，全世界におけるヒューレット・パッカード社分を除く相手方のＬＢＰ及びＭＦＰ等の売上げ（譲渡価格合計額）は，２１兆３１９９億７６６２万円となる。


さらに，全世界における相手方のＬＢＰ及びＭＦＰ等の売上げ（譲渡価格合計額）を求めるためには，前記(6)アにおいて述べたように，第４期及び第５期の全世界におけるヒューレット・パッカード社の譲渡価格合計額も加えるべきである。第４期及び第５期の全世界におけるヒューレット・パッカード社のＬＢＰの譲渡価格合計額は，前記(6)アにおいて算定した第４期及び第５期のヒューレット・パッカード社のＬＢＰの実売価格の合計である２兆５００３億円に原判決が認定した譲渡価格の実売価格に対する割合である８０％を乗じて計算すると，２兆２億円となる。
全世界における相手方（ヒューレット・パッカード社を含む）のＬＢＰ及びＭＦＰ等の譲渡価格合計額を求めると，上記２１兆３１９９億７６６２万円に２兆２億円を加えた，２３兆３２０１億７６６２万円となる。なお，全世界における相手方（ヒューレット・パッカード社を含む）のＬＢＰのみの譲渡価格合計額は，ヒューレット・パッカード社分を含まない上記の８兆１６４４億４２３１万円にヒューレット・パッカード社分のＬＢＰの譲渡価格合計額２兆２億円を加えた１０兆１６４６億４２３１万円となる。
(ｂ)修正実施料率
前記(4)エ(イ)のとおり，修正実施料率は５％とすべきである。原判決は，一審原告主張の算定方法３の修正実施料率につき，一審原告が主張する５％という数値は，一審被告保有特許全体の標準包括ライセンス料率が，原判決が認定したＬＢＰについて２．４％，ＭＦＰ等について２．９１％という数値と比較すれば，高率にすぎることは明らかであるから，到底採用することはできない旨判示している（３３３頁下９行～下６行）。しかし，原判決の採用した標準包括ライセンス料率は，各特許が全く同じ価値を持つという極めて非現実的な仮定のもとに計算されたものであるが故に，発明協会発行の「実施料率（第４版）」（甲１９）における中央値又は昀頻値とずれが生じる結果になったのであり，原判決の採用した標準包括ライセンス料率の弊害であるというべきである。そして，上記「実施料率（第４版）」（甲１９）に「プリンタ，複写機等の『その他の機械』の分野」と表記されている実施料率のデータにおいて，５％という数値が中央値又は昀頻値として記載されている以上，５％が修正実施料率として採用されるべきである。
(ｃ)本件各特許発明の寄与度
α前記(3)キ(ア)ａのとおり，被告取扱規程における実績対価の金額及び発明の等級を基に，１０．４％と考えるべきである。原判決は，一審原告が主張する１０．４％という寄与度について，「…被告取扱規程における各等級区分の認定は，被告ライセンス契約における個々の特許発明の実際の寄与度を調査し，これを正確に反映したものであるとは到底いえない…」（３３３頁７行～９行）と判示している。しかし，一審原告は，これ以外に寄与度を算定するに当たり参考になるような必要な資料を何ら持ち合わせていない。それゆえに，原審において，裁判所が寄与度を算定するに当たり必要な資料についての文書提出命令を裁判所に求めたにもかかわらず，裁判所がこれを決定しなかったのであるから，やむを得ないというべきである。原判決は，寄与度について，ＬＢＰについては，３０／４００５，ＭＦＰについては，３０／６１７５という数値を認定しているが，前記(3)において述べたように，これらの寄与度の分子の３０という数値は何の根拠もなく認定されているに等しい。とすれば，仮に，被告取扱規程における各等級区分の認定が厳密な意味で特許発明の実際の寄与度を調査し，これを正確に反映したものでなかったとしても，一審被告の本件各特許発明の評価の根拠としては十分使用に耐えうるものであるというべきである。少なくとも，原判決が何の根拠もなく３０件分という数値を認定することと比較すれば，一審原告の主張する寄与度の算定方法は，より合理的な算定方法ということができる。
また，原判決は，「…原告算定方法３，８及び１０における本件各特許発明の寄与度が被告保有特許の１０．４％であるとの原告の主張は，被告の周辺機器事業部が保有する特許数が，ＬＢＰ及びＭＦＰ等に関連する被告内の各事業部(映像事務機，化成品，周辺機器の各事業部)が管理するすべての特許のうち，＊＊＊＊％を占めるにすぎないことからも（乙２３４）採用し得ない。」（３３３頁１１行～１６行）と判示している。しかし，乙２３４には映像事務機事業本部と化成品事業本部と周辺機器事業本部の三つの事業本部が記載されているが，映像事業本部や化成品事業本部は，ＬＢＰ及びＭＦＰ等に直接関連しない特許も多く管理していることが考えられる。したがって，＊＊＊＊％という数値は，必ずしも，ＬＢＰ及びＭＦＰ等に関する特許のうち，周辺機器事業本部が保有する特許の割合を正確に示しているとは限らない。
β仮に，上記αのような算定方法が認められないとしても，前記(3)キ(ア)ｂのとおり，ＬＢＰについての寄与度は，２２８／４００５となり，ＭＦＰ等についての寄与度は，２２８／６１７５とすべきである。
(ｄ)本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」
α寄与度につき１０．４％とした場合
一審被告が「受けるべき利益」＝２３兆３２０１億７６６２万円×５％×１０．４％＝１２１２億６４９２万円（算定方法３）β寄与度につきＬＢＰについて２２８／４００５，ＭＦＰ等につ
いて２２８／６１７５とした場合
一審被告が「受けるべき利益」＝ＬＢＰ１０兆１６４６億４２３１万円×５％×２２８／４００５＋ＭＦＰ等１３兆１５５５億３４３１万円×５％×２２８／６１７５＝２８９億３３０６万＋２４２億８７１４万円＝５３２億２０２０万円（算定方法１１）
ｂ算定方法８，１２
(ａ)一審被告の主張による被告ライセンス契約によって支払われる
べき実施料


原審における一審被告準備書面(4)３８頁には，ＬＢＰについての実施料は１１３７億２２３６万円，ＭＦＰ等についての実施料は１１０８億９０３１万円と記載されている。これは，本件日本特許が有効である１９８３年から２００１年までの９年間の数値であるので，これに２００２年から２００５年までの４年分を加えた１３年分の実施料を算定すると，以下のようになる。
ＬＢＰについて一審被告ライセンス契約によって支払われるべき実施料＝１１３７億２２３６万円×{(９＋４）／９}＝１６４２億６５６３万円
ＭＦＰ等について一審被告ライセンス契約によって支払われるべき実施料＝１１０８億９０３１万円×{(９＋４）／９}＝１６０１億７４８９万円
(ｂ)本件各特許発明の寄与度
前記(3)キ(ア)のとおり，寄与度については，１０．４％，又は，ＬＢＰについて２２８／４００５，ＭＦＰ等について２２８／６１７５が採用されるべきである。
(ｃ)本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」
α寄与度につき１０．４％とした場合
一審被告が「受けるべき利益」＝３２４４億４１００万円×１
０．４％＝３３７億４１８６万円（算定方法８）
β寄与度につきＬＢＰについて２２８／４００５，ＭＦＰ等につ
いて２２８／６１７５とした場合
一審被告が「受けるべき利益」＝１６４２億６５６３万円×２２８／４００５＋１６０１億７４８９万円×２２８／６１７５＝９３億５１４５万円＋５９億１４１５万円＝１５２億６５６０万
円（算定方法１２）
ｃ算定方法９，１０及び１３
(ａ)実施許諾先の本件各特許発明を実施しているＬＢＰ及びＭＦＰ
等の全世界における売上げ（譲渡価格合計額）
α乙２０８，２０９，２６８，２６９によると，被告製品中，本件各特許発明が実施された被告製品の占める割合は，第１期から第３期までは，ＬＢＰについては５６．５４％，ＭＦＰ等については９０．５９％，第４期及び第５期は，ＬＢＰについては２８．９％，ＭＦＰ等については５４．５％である（一審原告がここで乙２０８等を用いて，本件各特許発明の相当の対価を算定しようとしているのは，乙２０８等以外に被告製品中に占める本件各特許発明の実施品の割合を示した証拠が存在しないからであって，乙２０８等の信用性を認めるものではない。）。
β原判決の認定によれば，ＬＢＰについては，第１期から第３期までの相手方の全世界における売上げ（譲渡価格合計額）は，６兆２５５５億１２７７万円（２億７６４５万円＋１兆３１９１億６６８６万円＋４兆９３６０億６９４６万円）であり（乙２４７），第４期及び第５期の相手方の全世界における売上げ（譲渡価格合計額）は，１兆９０８９億２９５３万円（４５８４億７６５２万円＋１兆４５０４億５３０１万円）である（乙２４７）が，上記ａ(ａ)のとおり，第４期及び第５期については，ヒューレット・パッカード社の譲渡価格合計額の２兆２億円を加えた金額が正しい数値である。したがって，第４期及び第５期のヒューレット・パッカード社分を加えた譲渡価格合計額は，３兆９０９１億２９５３万円である。
また，原判決の認定によれば，ＭＦＰ等については，第１期から第３期までの相手方の全世界における売上げ（譲渡価格合計額）は，５兆３０４８億９６６万円であり（乙２５１），第４期及び第５期の相手方の全世界における売上げ（譲渡価格合計額）は，７兆８５０７億２４６４万円である（乙２５１）。γとすれば，相手方の本件各特許発明を実施しているＬＢＰの全世界における売上げ（譲渡価格合計額）は，４兆６６６６億５３６万円（６兆２５５５億１２７８万円×５６．５４％＋３兆９０９１億２９５３万円×２８．９％）と算定でき，相手方の本件各特許発明を実施しているＭＦＰ等の全世界における売上げは，９兆８４２億７２００万円（５兆３０４８億９６６万円×９０．５９％＋７兆８５０７億２４６４万円×５４．５％）と算定できる。
したがって，被告ライセンス契約の相手方のＬＢＰ及びＭＦＰ等の全世界における売上げ（譲渡価格合計額）のうち，本件各特許発明を実施している製品の売上げ（譲渡価格合計額）は，１３兆７５０８億７７３６万円（４兆６６６６億５３６万円＋９兆８４２億７２００万円）となる。
(ｂ)修正実施料率
前記(4)エ(イ)のとおり，修正実施料率は５％とすべきである。
(ｃ)本件各特許の寄与度


α相手方の本件各特許発明を実施しているＬＢＰ及びＭＦＰ等の製品の売上げ（譲渡価格合計額）を基に，一審被告が受けるべき利益を算定する場合には，本件各特許発明を実施している相手方のＬＢＰ及びＭＦＰ等の製品において，本件各特許発明以外の一審被告保有の特許発明がどの程度実施されているか等を考慮した上で，本件特許の寄与度を算定する必要がある。しかし，一審被告の１従業員にすぎなかった一審原告は，その証拠収集能力に限界があるため，本件各特許発明以外の一審被告保有の特許発明の実施状況について，具体的に立証することはほぼ不可能である。一方，一審被告は，本件各特許発明以外の一審被告保有の特許発明についても，他社のＬＢＰ及びＭＦＰ等の製品における実施状況を調査している。したがって，相手方の本件各特許発明を実施しているＬＢＰ及びＭＦＰ等の製品における，本件各特許発明以外の一審被告保有の特許発明の実施状況については，一審被告の方で具体的に立証すべきである。そして，一審被告は，原審において，何ら具体的な立証を行っていない以上，相手方の本件各特許発明を実施しているＬＢＰ及びＭＦＰ等の製品において，本件各特許発明以外の一審被告の特許発明が実施されているものが存在していることは未だ立証されていないとみなすべきであるから，本件各特許の寄与度は１００％と算定すべきである。β仮に本件各特許の寄与度が１００％でなかったとしても，本件各特許の寄与度については，前記(3)キ(ア)のとおり，１０．４％，又は，ＬＢＰについて２２８／４００５，ＭＦＰ等について２２８／６１７５が採用されるべきである。
(ｄ)本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」
α寄与度につき１００％とした場合
本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」＝１３兆７５０８億７７３６万円×５％×１００％＝６５９９億５９８３
万円（算定方法９）
β寄与度につき１０．４％とした場合
本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」＝１３兆７５０８億７７３６万円×５％×１０．４％＝７１５億４５６万
円（算定方法１０）
γ寄与度につきＬＢＰについて２２８／４００５，ＭＦＰ等につ
いて２２８／６１７５とした場合
本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」＝４兆６６６６億５３６万円×５％×２２８／４００５＋９兆８４２億７２００万円×５％×２２８／６１７５＝１３２億８３２２万円＋１６７億７０９６万円＝３００億５４１８万円（算定方法１３）ウ包括クロスライセンス契約に基づき一審被告が相手方に本来支払うべき実施料を基準として一審被告が「受けるべき利益」を算出する方法（算定方法４～７，１１～１４）
(ア)ａ算定方法４～７，１１～１４は，包括クロスライセンス契約がなされた場合における一審被告が「受けるべき利益」の額を，一審被告が相手方の特許発明を実施することにより本来支払うべき実施料の額に，相手方に実施を許諾した複数の特許発明等における当該発明の寄与度を乗じて算定したもので，一審被告が「受けるべき利益」は，以下の計算式によって求められる。
本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」＝「全世界における一審被告のＬＢＰ及びＭＦＰ等の売上げ（譲渡価格合計額）」
×「修正実施料率」×「本件特許の寄与度」
ｂ算定方法４～７について，原判決は「…この算定方法によれば，原告は，相手方が保有している複数の特許を特定し，被告がこれを実施していることをまず主張すべきであるのに，原告は，原告算定方法４ないし７において，被告のＬＢＰ及びＭＦＰ等の全世界における売上げに対し，本件各特許発明の実施料率を５％，寄与度を１０．４％を乗じる旨主張しているものであり，相手方保有特許を前提とした主張を何らしていないのであるから，このような原告算定方法４ないし７は，何らかの誤解に基づくものであり，その主張自体失当である。」（３３４頁下１行～３３５頁７行）と判示している。しかし，一審被告の１従業員にすぎなかった一審原告において，相手方が保有している複数の特許を特定したり，一審被告がこれを実施していることを，証拠を以って完全に主張立証することはほぼ不可能である。相手方が保有している複数の特許を特定したり，一審被告がこれを実施していると一審原告において主張できるようにするためには，一審原告が求める文書提出命令が認められる必要があったのであり，文書提出命令を不要であるとしていながら，一審原告の主張につき主張自体失当とすることは，一審原告に無理を強いるものであるといわざるを得ない。そもそも，一審被告がいかにライセンス上他社に比較して優位に立っているとしても，一審被告が自社製品を製造するために必要なすべての特許を有していて，他社の有する特許を一切実施しなくても自社のすべての製品を製造することができるとは考え難い。包括クロスライセンス契約を締結している以上，一審被告が他社の特許を実施している可能性というのは常に考えられるのであって，包括クロスライセンス契約を締結していること自体によって，一審被告が相手方の保有している複数の特許を実施していることが推定されると考えるべきである。
(イ)本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」の算定方法ａ一審被告のＬＢＰ及びＭＦＰ等の全世界における売上げ（譲渡価格合計額）
一審被告のＬＢＰの全世界における売上げ（譲渡価格合計額）を求める算定方法は，一審被告のＬＢＰの世界シェアに基づく算定方法と，甲１６２の算定方法の２通りがある。また，ＭＦＰ等の全世界における売上げ（譲渡価格合計額）を求める算定方法は，一審被告のＭＦＰ等の国内シェアに基づく算定方法と，一審被告のＭＦＰ等の海外シェアに基づく算定方法の２通りがある。したがって，ＬＢＰ及びＭＦＰ等の全世界における売上げ（譲渡価格合計額）は，４通り（２通り×２通り＝４通り）の算定方法があることになる。
(ａ)一審被告のＬＢＰの全世界における売上げ（譲渡価格合計額）


α一審被告のＬＢＰの世界シェアに基づく算定方法
一審被告のＬＢＰの全世界における売上げ（譲渡価格合計額）は，相手方のＬＢＰの売上げ（譲渡価格合計額）×（一審被告のＬＢＰの世界シェア／相手方のＬＢＰのシェア）で算定できる。前記イ(イ)ａ(ａ)のとおり，原判決によれば，相手方のＬＢＰの売上げ（譲渡価格合計額）は８兆１６４４億４２３１万円であるが，この数値は，第４期及び第５期におけるヒューレット・パッカード社分の譲渡価格合計額を加えていない金額であるので，ヒューレット・パッカード社分の譲渡価格合計額である２兆２億円を加えると，相手方のＬＢＰの売上げ（譲渡価格合計額）は，１０兆１６４６億４２３１万円となる。また，一審被告のＬＢＰの世界シェアは６５％以上である（甲２５）。
以上により，一審被告のＬＢＰの売上げ（譲渡価格合計額）は，以下の計算式のとおり算定できる。
一審被告のＬＢＰの全世界における売上げ（譲渡価格合計額）１０兆１６４６億４２３１万円×｛６５％／（１００％－６５％）｝＝１８兆８７７１億９２８６万円
β甲１６２の算定方法
乙２４７において，一審被告のＬＢＰの全世界における売上げ（譲渡価格合計額）は，１９８３年から１９９５年までの分については（Ｄ）欄に，１９９６年から２００５年までの分については（Ｂ）欄に記載されている。この（Ｄ）欄又は（Ｂ）欄に記載されている一審被告のＬＢＰの全世界における売上げ（譲渡価格合計額）に，乙２４７の（Ｆ'）欄に記載されている各年度における為替レートの平均値を乗じ，譲渡価格は実売価格の８０％であるとの原判決の認定（３１２頁９行～１１行）が正しいと仮定して，８０％を乗じることによって，各年度における一審被告のＬＢＰの全世界における売上げ（譲渡価格合計額）が算定できる。以上のようにして算定した各年度の一審被告のＬＢＰの全世界における売上げ（譲渡価格合計額）を合計すると，昭和６０年（１９８５年）から平成１７年（２００５年）における一審被告のＬＢＰの全世界における売上げ（譲渡価格合計額）は，１０兆７０８４億７０５９万円（１万円以下四捨五入）と算定できる（甲１６２）。
(ｂ)一審被告のＭＦＰ等の全世界における売上げ（譲渡価格合計額）
α一審被告のＭＦＰ等の国内シェアに基づく算定方法一審被告のＭＦＰ等の売上げ（譲渡価格合計額）は，相手方のＭＦＰ等の売上げ（譲渡価格合計額）×（一審被告のＭＦＰ等のシェア／相手方のＭＦＰ等のシェア）で算定できる。上記イ(イ)ａ(ａ)のとおり，相手方のＭＦＰ等の全世界における売上げ（譲渡価格合計額）は１３兆１５５５億３４３１万円である。そして，一審被告のＭＦＰ等の国内シェアは，２２．１％である（原判決１２５頁下７行～１２６頁３行）。したがって，一審被告のＭＦＰ等の全世界における売上げ（譲渡価格合計額）は，以下の計算式のとおり算定できる。
一審被告のＭＦＰ等の全世界における売上げ（譲渡価格合計額）＝１３兆１５５５億３４３１万円×｛２２．１％／（１００％－２２．１％）｝＝３兆７３２１億８６２４万円
β一審被告のＭＦＰ等の海外シェアに基づいて算定した場合一審被告のＭＦＰ等の海外シェアは２４．２％であり（原判決１２６頁５行～１３行），これを基に計算すると，一審被告のＭＦＰ等の全世界における売上げ（譲渡価格合計額）は，以下の計算式のとおり算定できる。
一審被告のＭＦＰ等の全世界における売上げ（譲渡価格合計額）＝１３兆１５５５億３４３１万円×｛２４．２％／（１００％－２４．２％）｝＝４兆２０００億５１８５万円
(ｃ)まとめ
一審被告のＬＢＰ及びＭＦＰ等の全世界における売上げ（譲渡価格合計額）は，一審被告のＬＢＰの全世界における売上げ（譲渡価格合計額）に，一審被告のＭＦＰ等の全世界における売上げ（譲渡価格合計額）を加えて求められるので，以下のように４通り考えられる。
一審被告のＬＢＰ及びＭＦＰ等の全世界における売上げ（譲渡価格合計額）＝「１８兆８７７１億９２８６万円又は１０兆７０８４億７０５９万円」＋「３兆７３２１億８６２４万円又は４兆２０００億５１８５万円」＝２２兆６０９３億７９１０万円，２３兆７７２億４４７１万円，１４兆４４０６億５６８３万円又は１４兆９０
８５億２２４４万円
ｂ修正実施料率と本件各特許の寄与度
前記(4)エ(イ)のとおり，修正実施料率は５％とすべきであり，本件各特許の寄与度については，前記(3)キ(ア)のとおり，１０．４％，又は，ＬＢＰについて２２８／４００５，ＭＦＰ等について２２８／６１７５が採用されるべきであるから，本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」は以下のように算定される。
(ａ)寄与度につき１０．４％とした場合
本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」＝「２２兆６０９３億７９１０万円，２３兆７７２億４４７１万円，１４兆４４０６億５６８３万円，又は，１４兆９０８５億２２４４万円」×５％×１０．４％＝１１７５億６８７７万円（算定方法４），１２００億１６７万円（算定方法５），７５０億９１４２万円（算定方法６），７７５億２４３２万円（算定方法７）


(ｂ)寄与度につきＬＢＰについて２２８／４００５，ＭＦＰ等につ
いて２２８／６１７５とした場合
本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」＝「１８兆８７７１億９２８６万円又は１０兆７０８４億７０５９万円」×５％×２２８／４００５＋「３兆７３２１億８６２４万円又は４兆２０００億５１８５万円」×５％×２２８／６１７５＝「５３７億３２８３万円又は３０４億８１０４万円」＋「６８億９０１９万円又は７７億５３９４万円」＝６０６億２３０２万円（算定方法１４），６１４億８６７７万円（算定方法１５），３７３億７１２３万円（算定方法１６），３８２億３４９８万円（算定方法１７）エ原判決の算定方法に含まれる矛盾点を解決した方法によって本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」を算出する方法（算定方法１８及び１９）
(ア)算定方法１８
ａ算定方法１８の算定式
本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」＝「一審被告以外の全他社のＬＢＰ及びＭＦＰ等の譲渡価格合計額」×「全ライセンシーのシェア」×「本件各特許権の効力が及ぶ地理的範囲内に含まれる製品の割合」×「全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件各特許発明の実施割合」×「修正実施料率」×「本件各特許発明の寄与度」（ここでいう「寄与度」とは，原判決とは異なり，本件各特許発明が実施されている製品において実施されている特許のうちで，本件各特許発明が寄与している度合いである。）
ｂ一審被告以外の全他社のＬＢＰ及びＭＦＰ等の譲渡価格合計額一審原告は，第１期～第５期のそれぞれの「一審被告以外の全他社のＬＢＰ及びＭＦＰ等の譲渡価格合計額」のデータを有していないので，「一審被告以外の全他社のＬＢＰ及びＭＦＰ等の譲渡価格合計額」は，乙２４７，２５１に基づいて，以下のとおりであると仮定して計算する。ただし，ＬＢＰについて第４期の金額は，乙２４７に記載された４５８４億７６５２万円に，平成１４年（２００２年）におけるヒューレット・パッカード社の譲渡価格５０９７億円（前記(6)ア(エ)の実売価格である６３７１億円の８０％）を加算した数値とし，第５期の金額は，乙２４７に記載された１兆４５０４億５３０１万円に，平成１５年（２００３年）から平成１７年（２００５年）におけるヒューレット・パッカード社の譲渡価格１兆４９０６億円（前記(6)ア(エ)の各年の実売価格である６５４０億円と６１８０億円と５９１２億円の合計額である１兆８６３２億円の８０％）を加算した数値とする。
(ａ)ＬＢＰにつき
第１期２億７６４５万円
第２期１兆３１９１億６６８６万円
第３期４兆９３６０億６９４６万円
第４期９６８１億７６５２万円
第５期２兆９４１０億５３０１万円
(ｂ)ＭＦＰ等につき
第１期０円
第２期５７億２１１２万円
第３期５兆２９９０億８８５４万円
第４期１兆４６６５億２８７０万円
第５期６兆３８４１億９５９６万円
ｃ全ライセンシーのシェア
一審被告は，ほとんどすべての競合他社にライセンスしている以上，「全ライセンシーのシェア」は，ＬＢＰについても，ＭＦＰ等についても，共に，１００％と考えるべきである。
ｄ本件各特許権の効力が及ぶ地理的範囲内に含まれる製品の割合前記(7)ウ(オ)のとおり，第１期～第５期の「本件各特許権の効力が及ぶ地理的範囲内に含まれる製品の割合」はそれぞれ以下のとおりである。
(ａ)ＬＢＰにつき
第１期１００％
第２期９０．３４％
第３期８６．３８％
第４期３９．１７％
第５期３０．２６％
(ｂ)ＭＦＰ等につき
第１期１００％
第２期７８．１２％
第３期８８．１０％
第４期６３．６４％
第５期４８．８９％
ｅ全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件各特許発明の実施割合前記(5)ウのとおり，全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件各特許発明の実施割合は，１００％と認定すべきである。
ｆ修正実施料率
前記(4)エ(ウ)のとおり，修正実施料率は５％とすべきである。
ｇ本件各特許発明の寄与度
前記(3)キ(イ)ａ及び(3)ク(イ)ａのとおり，本件各特許発明の寄与度は，第１期～第３期については，ＬＢＰについて１４８／１３３５，ＭＦＰ等について１４８／２０５８の数値が用いられるべきであり，第４期及び第５期については，ＬＢＰについて１４８／３３０，ＭＦＰ等について１４８／５０８の数値が用いられるべきである。ｈ本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」
(ａ)ＬＢＰにつき
第１期２億７６４５万円×１００％×１００％×１００％×５
％×１４８／１３３５＝１５３万円
第２期１兆３１９１億６６８６万円×１００％×９０．３４％×１００％×５％×１４８／１３３５＝６６億５８７万円第３期４兆９３６０億６９４６万円×１００％×８６．３８％×１００％×５％×１４８／１３３５＝２３６億３４４２万円第４期９６８１億７６５２万円×１００％×３９．１７％×１
００％×５％×１４８／３３０＝８５億４０５万円


第５期２兆９４１０億５３０１万円×１００％×３０．２６％×１００％×５％×１４８／３３０＝１９９億５６７４万円第１期～第５期合計１５３万円＋６６億５８７万円＋２３６億３４４２万円＋８５億４０５万円＋１９９億５６７４万円＝５８７
億２６１万円
(ｂ)ＭＦＰ等につき
第１期０円×１００％×１００％×１００％×５％×１４８／
２０５８＝０円
第２期５７億２１１２万円×１００％×７８．１２％×１００
％×５％×１４８／２０５８＝１６０７万円
第３期５兆２９９０億８８５４万円×１００％×８８．１０％×１００％×５％×１４８／２０５８＝１６７億８６６３万円第４期１兆４６６５億２８７０万円×１００％×６３．６４％×１００％×５％×１４８／５０８＝１３５億９５３０万円第５期６兆３８４１億９５９６万円×１００％×４８．８９％×１００％×５％×１４８／５０８＝４５４億６６７９万円第１期～第５期合計０円＋１６０７万円＋１６７億８６６３万円＋１３５億９５３０円＋４５４億６６７９円＝７５８億６４７９
万円
(ｃ)合計
ＬＢＰとＭＦＰ等を合計すると，１３４５億６７４０万円になる（算定方法１８）。
(イ)算定方法１９
ａ算定方法１９の算定式
本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」＝「一審被告以外の全他社のＬＢＰ及びＭＦＰ等の譲渡価格合計額」×「全ライセンシーのシェア」×「修正実施料率」×「本件各特許発明の寄与度」（ここでいう「寄与度」とは，ＬＢＰ及びＭＦＰ等に関する全特許の中で本件各特許発明が寄与している度合いである。）
ｂ一審被告以外の全他社のＬＢＰ及びＭＦＰ等の譲渡価格合計額前記イ(イ)ａ(ａ)のとおり，ＬＢＰについての一審被告以外の全他社のＬＢＰの譲渡価格合計額は，１０兆１６４６億４２３１万円，一審被告以外の全他社のＭＦＰ等の譲渡価格合計額は，１３兆１５５５億３４３１万円として計算する。
ｃ全ライセンシーのシェア
一審被告は，ほとんどすべての競合他社にライセンスしている以上，「全ライセンシーのシェア」は，ＬＢＰについても，ＭＦＰ等についても，共に，１００％と考えるべきである。
ｄ修正実施料率
前記(4)エ(ウ)のとおり，修正実施料率は５％とすべきである。
ｅ本件各特許発明の寄与度
前記(3)キ(イ)ｂのとおり，本件各特許発明の寄与度は，ＬＢＰについて２２８／４００５，ＭＦＰ等について２２８／６１７５となる。
ｆ本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」以上のｂ～ｅの数値をすべて乗じると，ＬＢＰについては，２８９億３３０６万円（１０兆１６４６億４２３１万円×１００％×５％×２２８／４００５）である。また，ＭＦＰ等については，２４２億８７１４万円（１３兆１５５５億３４３１万円×１００％×５％×２２８／６１７５）である。ＬＢＰとＭＦＰ等を合計すると，５３２億２０２０万円になる（算定方法１９）。
オ一審原告の貢献度
前記(8)イ(ス)のとおり，一審原告の貢献度は１００％である。
カまとめ
以上により，本件各特許発明の相当対価の額は，以下のとおりである。
５３５億１６００万円（算定方法１）
５５３億６８００万円（算定方法２）
１２１２億６４９２万円（算定方法３）
１１７５億６８７７万円（算定方法４）
１２００億１６７万円（算定方法５）
７５０億９１４２万円（算定方法６）
７７５億２４３２万円（算定方法７）
３３７億４１８６万円（算定方法８）
６８７５億４３８７万円（算定方法９）
７１５億４５６万円（算定方法１０）
５３２億２０２０万円（算定方法１１）
１５２億６５６０万円（算定方法１２）
３００億５４１８万円（算定方法１３）
６０６億２３０２万円（算定方法１４）
６１４億８６７７万円（算定方法１５）
３７３億７１２３万円（算定方法１６）
３８２億３４９８万円（算定方法１７）
１３４５億６７４０万円（算定方法１８）
５３２億２０２０万円（算定方法１９）
(10)遅延損害金の請求
一審被告は，一審原告が実績対価を受領し，旧３５条３項に基づく相当の対価の支払を請求することができるようになった平成６年６月２８日の属する年の年初である平成６年１月１日以降，旧３５条３項に基づく対価の支払債務を遅滞している。したがって，一審被告は，一審原告に対し，平成６年１月１日以降の遅延損害金の支払義務を負う。
仮に，旧３５条３項に基づく相当の対価支払債務に対する平成６年１月１日からの遅延損害金の支払義務が認められないとしても，一審被告は，一審原告が旧３５条３項に基づく相当の対価の支払を請求をすることが可能となった平成６年６月２８日，実績対価再評価申請（甲９）を行った平成１３年１０月２２日，又は相当の対価の支払請求通知（甲１０）が一審被告に到達した平成１５年６月２７日から，旧３５条３項に基づく相当の対価支払債務に対する遅延損害金の支払義務を負う。


なお，一審被告は，上記遅延損害金の請求権につき，平成６年６月２８日からその消滅時効期間の進行を開始し，平成１６年６月２７日の経過により時効により消滅した旨を主張するが，一審原告は，上記遅延損害金の元本となる職務発明の対価請求権について平成１５年１０月２０日に訴えを提起しているから，上記遅延損害金請求権についても時効が中断している。仮に，訴え提起時には訴状送達の翌日からの遅延損害金の請求しかしていないことからその範囲でしか時効が中断しないとしても，その余の遅延損害金請求権については，裁判上の催告（民法１５３条）の効力があるから，未だ消滅時効が完成していない。
４一審被告の反論
(1)前記３(2)（原判決の「独占の利益」の算定方法の矛盾）に対しア一審原告は，原判決が，譲渡金額につき，「一審被告の全ライセンシーによるＬＢＰ及びＭＦＰ等の譲渡金額」ではなく，「一審被告の全ライセンシーによる本件各特許発明の実施品の譲渡金額」を採用しているのに対して，「本件各特許発明の寄与度」については，「一審被告が有する基準期間内の全特許件数（除外特許等を除く）の中で本件各特許発明が寄与している度合い」によって算定を行っているのは，矛盾があり不合理であると主張する。
イ実施料（ライセンス料）収入の算定を「本件各特許発明のライセンシー実施品」に基づいてなすことは相当かつ合理的であることしかし，「本件各特許発明のライセンシー実施品の譲渡金額」を算定要素とし，これに基づいて「独占の利益」を算定することは，「独占の利益」の本質に由来するものである。「独占の利益」は特許権の法的独占権・禁止権に由来するものであるから，当該特許を実施許諾した場合の実施料（ライセンス料）収入が「独占の利益」に該当するためには，当該収入は実施許諾による実施の対価としての性質を有さねばならない。被告ライセンス契約を含むエレクトロニクス業界における包括クロスライセンス契約においては，通常，膨大な数の許諾対象特許のうちのある特定の特許について，ライセンシーが現に実施したか否か検証されることなく実施料（ライセンス料）が支払われるため，当該特許の「独占の利益」の算定において，ライセンシーによる実施をいかに扱うかが問題となり得るが，典型的な単数の特許のライセンス契約の場合のライセンス料収入と別異に扱う理由はなく，原則として，ライセンシーによる実施の対価としての実施料（ライセンス料）収入に基づいて算定されるべきものである。以上のとおり，包括クロスライセンス契約においても，「独占の利益」たる実施料（ライセンス料）収入は当該特許の法的独占権・禁止権に基づくべきものと解される以上，実施料（ライセンス料）収入の算定を「本件各特許発明のライセンシー実施品」に基づいてなすことは相当かつ合理的である。
ウ「本件各特許発明の寄与度」は許諾対象特許全件を対象に考慮して決定
されねばならないこと
原判決は，「寄与度」を，包括クロスライセンス料率（ただし，より正確には，包括クロスライセンスの無償部分を考慮して修正した「修正実施料率」）から「本件各特許発明のライセンス料率」を算出するための算定要素と位置付けているところ，「寄与度」が乗じられる包括クロスライセンス料率が包括クロスライセンス契約の締結時に許諾対象特許全件をベースに合意されるものであり，かつ締結時にはライセンシーによる実施の有無が未定な許諾対象特許が存在する以上，当該特許の「寄与度」を，許諾対象特許全件中のライセンシーによる実施が認められた特許ではなく，原判決が採用したように，許諾対象特許全件をベースに決定することは当然であり，不合理ではない。
以上のとおり，包括クロスライセンス契約たる被告ライセンス契約によってライセンスされた「本件各特許発明の寄与度」は，許諾対象特許全件を対象に考慮して（すなわち「寄与度の分母」として），決定されねばならないものであり，このような寄与度の算定方法を採用した原判決は正当である。
エ結論
したがって，原判決に矛盾はなく，一審原告主張の算定方法１８及び１９を採用されるべきものではない。
(2)前記３(3)（原判決の「本件各特許発明の寄与度」認定の誤り）に対しア原判決の寄与度の分子は恣意的に決定されたものではないこと一審原告は，原判決には，本件特許発明は，被告ライセンス契約における基準期間内の前記一審被告保有特許のうちの１件に対し，３０件分の価値を有するものと評価するのが相当であることについての合理的な理由が示されていないと主張する。
しかし，原判決は，①本件各特許発明の寄与度は，被告ライセンス契約の締結に寄与した程度により決定されるという原則を判示し，②本件各特許発明は非提示・実施特許であることを認定し，③非提示・実施特許の寄与度は，当該特許の技術内容や相手方の実施割合，代替技術ないし競合技術の存在とその実施割合，社内評価の状況などを総合的に考慮して決する旨判示して，決定基準を示し，④本件各特許発明の重要性（非基本特許性等），代替技術と有力な競合技術の存在，ライセンシーにおける実施の程度，一審被告における評価等を詳細に認定して，ＬＢＰについて３０／４００５，ＭＦＰ等について３０／６１７５という寄与度を認定したものであって，一審原告が主張するように，特許件数割りで定めた寄与度の分子が恣意的に決定されたものではない。
イ被告ライセンス契約の締結に寄与した許諾対象特許全件が寄与度の分母
となるべきであること
一審原告は，原判決の寄与度の分母には，ライセンシーにおいて全く実施されていない特許が含まれていると主張する。しかし，被告ライセンス契約の締結に寄与した許諾対象特許全件が寄与度の分母となるべきで，一審原告のこの主張が根拠のないことは，前記(1)で述べたとおりである。
ウ原判決の基本的な判断方法は正当であること


一審原告は，原判決の寄与度の算定方法によれば，一審被告保有の基準期間内のすべての特許の寄与度を加算すると，ＬＢＰについては，４００５／４００５（＝１）を超えてしまい，ＭＦＰについては６１７５／６１７５（＝１）を超えてしまうのであり，仮に，このような結論を回避するため，１件１件の特許がＬＢＰについては１／４００５以下であり，ＭＦＰについては，１／６１７５以下であると仮定すると，今度は，本発明の寄与度である３０／４００５，及び３０／６１５０はいずれも「３０件分」ではなくなってしまい，判決の趣旨と矛盾する旨主張する。しかし，原判決は，「本件各特許発明の実施料率」を算定するに当たり，被告ライセンス契約の締結に対する寄与が認められる許諾対象特許全件を寄与度の算定上考慮しており，例えば，非提示・非実施特許についても，「限りなく小さい」としながらも寄与を認めているのであって，このような特許の寄与度は，その重要性等により，ＬＢＰについて，４００５分の０．１とも４００５分の０．０１ともなり得るものである。４００５分の１という数字は，全許諾対象特許について基準となる平均的な「寄与度」の数値であって，原判決は，本件各特許発明の寄与度については，３０／４００５と総合評価の上，判断したものであって，その基本的な判断方法は正当である。ＭＦＰ等の寄与度についてもＬＢＰについてと同様である。
エ「本件各特許発明は基本特許でも必須特許でもない」とした原判決の認
定は正当であること
一審原告は，原判決は，「本件各特許発明の寄与度」の認定に当たって，本件各特許発明がゴースト像の発生防止に不可欠な基本特許とまでいうことはできないという事実を前提としているが，この事実は真実に反している，と主張する。
しかし，以下のとおり，技術Ｂ（４面以下），技術Ｃ，技術Ｄ，技術Ｅは，少なくとも本件特許発明の代替技術であって，本件各特許発明は基本特許でも必須特許でもないと認定した原判決は正当である。
(ア)技術Ｂ（４面以下）
４面以下の偏向器の場合であっても，偏向器を回転させる駆動モーターの性能向上により，プリントスピードを速めることは可能であるし，またマルチビーム走査（おのおの独立に作動する複数の光源からのレーザービームをポリゴンミラーの同一の反射面で偏向して，複数の走査線を同時に描いていく技術）を用いることにより，本件特許発明に劣ることのないプリントスピードを達成できる。他方，４面以下のポリゴンミラーを用いる場合には，偏向角が大きいため，同じ有効走査巾（画像巾）を得る場合にも，第２結像光学系の像側主点と被走査媒体面との距離Ｄは短くて済む。このため，４面以下のポリゴンミラーを用いる技術は，製品の小型化に適しており，本件特許発明より優れているものである（乙１５４）。さらに，４面のポリゴンミラーのほうがサイズが小さくなるので（甲１５７の「ＬＢＰ－２１０」と「ＬＢＰ－８３０」のポリゴンミラー参照），それ自体製品の小型化に資すると共に，ポリゴンミラーの製造コストが安価となり，製品の小型化，低価格化を可能にするという点でも，本件特許発明より優れているものである。一審被告において，甲１５７掲記の一審被告製ＬＢＰについてプリント速度とポリゴンミラーの面数を調査した（乙２８１）ところ，４面以下のポリゴンミラーの使用率は，「４４．６％」（２９／６５）に及んでいる。しかも，Ａ４・モノクロで「１０枚／分」以上のプリント速度の機種が多くあり，１０機種は「２０枚／分」以上であり，昀速の「３５枚／分」の２機種も４面のポリゴンミラーを使用している（乙２８１）。本件日本特許の存続期間内に限ってみても，開発コードに基づく「機種数」ベースで，「技術Ｂ（４面以下）」の使用割合は，８／５４の約１５％である。
以上により，技術Ｂ（４面以下）を本件特許発明の代替技術と認定した原判決は正当である。
(イ)技術Ｃ
技術Ｃ（非平行光束の構成）を本件特許発明の代替技術と認定した原判決（２８４頁下２行～２８６頁下７行，２９７頁１４行～２９９頁８行）は正当である。技術Ｃは，第２結像光学系の像側主点と被走査媒体面との距離Ｄを短くして装置を小型化することができる点で，本件特許発明より優れているものである。
(ウ)技術Ｄ
技術Ｄ（非倒れ補正光学系の構成）は，原判決「別表２」の番号１～５の被告製品に採用された技術であり，競合他社でも基準期間中に使用された可能性は大いにあり得るものである。また，技術Ｄには共役型倒れ補正光学系よりレンズ系が安価というメリットがあり，ポリゴンミラーの回転軸及び鏡面の高精度化を可能とする低コストの加工技術を用いれば，本件特許発明に劣らない有用なゴースト像の除去技術となるものであるから，原判決が技術Ｄを代替技術と認めたのは正当である。
(エ)技術Ｆ
一審原告は，技術Ｆ（ダブルパス方式）は，本件特許発明の各構成要件を充足しているから，代替技術ではないと主張する。しかし，一審原告の主張に従えば，本件日本特許の本件無効審判及び本件審決取消訴訟で引用された特開昭５２－４８３３１号が本件日本特許の技術的範囲に含まれることになり，本件日本特許は無効との判断が下されたはずである。そして，無効との判断が下されなかったのであるから，第１結像光学系の光軸と第２結像光学系の光軸とがなす角度が存在しない「技術Ｆ」は本件特許発明の技術的範囲に属さないものであり，同旨の原判決は正当である。
技術Ｆは，原判決「別表２」の番号４７の機種だけでなく，乙２６９の番号７５及び７９の２機種においても使用されている。また，富士ゼロックス株式会社のテクニカル・レポート（乙２７７の１～１１）に基づいて調査したところ，同社の乙２７７の２，９及び１０の３製品に使用されていることが判明し（乙２７８），競合他社のサービスマニュアル等（乙２８３～２８８）で調査したところ，ゼロックス社の「phaser790」の機種，ミノルタ株式会社の「3260,4032」の機種，セイコーエプソン株式会社の「EPL-N4000／EPL-N4000+」の機種，及びレックスマーク社の「W820」の各機種においても使用されていることが判明した（乙２８２，２８３の１，２８５，２８６の３，２８８）。技術Ｆは，一審原告の主張とは反対に，競合他社で広く一般的な製品に採用されているのであって，代替技術として成立するものである。


さらに，技術Ｆでは，①第２結像光学系の一部の屈折力を利用して入射光を線状に結像しているため，光源から第２結像光学系までの間に配置する入射光学系の屈折力を小さくすることができ，設計が容易となる，②技術Ｆでは偏向器に対して横（側方）入射ではなく，正面入射をするため，結像するときの収差が小さくなり，スポット形状のムラが減少して，画質が向上・改善する，③技術Ｆでは，ポリゴンミラーの鏡面の横方向の幅を超える幅を有する光束をポリゴンミラーに入射させる方法（オーバーフィルドと呼ばれている。）と組み合わせて用いるのに適しており，ポリゴンミラーを大型にすることなく反射面の数を増やすことができ，高速走査が可能となるメリットがある。
以上によれば，技術Ｆは原判決が評価した以上に極めて有用な，本件特許発明より優れた代替技術と認められるものである。(オ)なお，一審被告製ＭＦＰ等における本件各特許発明の実施割合が，たまたま９０．５９％であったからといって，これは一審被告製ＭＦＰ等における実施割合が高いことを示すだけのことであり，上記技術Ｂ（４面以下）等の代替技術の有用性・実用性が否定されるわけではなく，いわんや，本件各特許発明が基本特許でも必須特許でもないことが否定されるものではない。
オ「走査光学系が他の分野に比して特に重要であるものということはでき
ない」とした原判決の判断は正当であること
一審原告は，原判決は，「本件各特許発明の寄与度」の認定に当たって，走査光学系が他の分野に比して特に重要であるものということはできないという事実を前提としているが，この事実は真実に反している，と主張する。
しかし，原判決が認定した（３０１頁下７行～３０２頁１０行）とおり，ＬＢＰ等を製品化するには，帯電，露光，現像，転写，定着，クリーニング，消耗材，搬送，制御系その他の諸技術が必要であり，被告ライセンス契約はこれら各分野全般を対象とするものであるのに対し，本件各特許発明はレーザー露光に関する技術であり，また，レーザー露光に関する技術の中には，レーザー光源，第１結像光学系，偏向器，第２結像光学系，ビームディテクタ，光学箱，光学系全体構成があるところ，本件各特許発明は光学系全体構成のうちの光学配置に関するものである。ＬＢＰ等の開発には，上記各分野の技術が必須であり，また走査光学系のみがＬＢＰ等に特有の技術であったわけではないし，アナログ複写機の上記各分野の技術をそのまま流用し得たわけでもない。一審被告は，ＬＢＰ等に特有な技術であるコンピュータからの画像情報を処理する制御系に関する技術に加え，「レーザー光に昀適感度を有する感光体，反転トナー，複写機とは桁の違うハイデューティに対応するための感光ドラム表面層，クリーニング方式，定着装置等の新たな課題を乗り越えねばならなかった」のである（乙５０の６８頁右欄８行～１１行，乙１６３の２０頁）。
以上によれば，「走査光学系が他の分野に比して特に重要であるものということはできない」とした原判決の判断は正当であり，本件各特許発明が走査光学系に関する技術であることは，本件各特許発明の寄与度の判断上特に意味を持つものではない。
カ原判決が説示した「提示特許と非提示特許との間の『寄与度』の大きな
差異」は正当であること
一審原告は，許諾対象特許が提示特許か非提示特許であるかによって寄与度が大きく異なるとする原判決の判断は誤りであると主張する。しかし，原判決は，各々の種別の特許の契約締結交渉時の役割や相手方に対する影響効果等に基づいて，提示特許と非提示特許との間の「寄与度」における大きな差異を認めている（２６６頁７行～１８行，２６７頁６行～２６８頁４行，３０６頁１６行～３０７頁５行）のであり，正当である。
一審被告は多数の競合他社とライセンス契約を締結してきており，例えば，主要な契約条件を変更することなくライセンサーとライセンシーの両者が契約を更新することを欲しているとき，特定の特許を提示するまでもなくライセンサーとライセンシーの各々の特許群の特許力の差が明らかなときなどには，対象特許等の提示がなされないまま合意に達し契約締結に至ることがあるが，このように提示特許のないときがあるからといって，原判決が説示した提示特許と非提示特許との間の「寄与度」の大きな差異が認められなくなるものではない。
キ本件各特許は非提示特許であること
一審原告は，本件各特許が非提示特許であるとはいえないと主張する。しかし，陳述書（乙５３～６２）を提出しているライセンシー１０社の生産シェアは，一審被告以外の全他社を基準として，ＬＢＰで６４．９４％，ＭＦＰ等で７４．３３％を占め，販売シェアはＬＢＰで５２．６８％，ＭＦＰ等で８０．０５％を占めており，これらの陳述書は，全ライセンシーについて非提示特許だったと認定するのに十分なものである。また，日本を代表する電機メーカーの知財部門の責任者が刑事制裁の下でなければ事実に反することを裁判所に陳述するとの一審原告の主張は論外である。
また，「…静止ゴースト像の発生を防止する方法は，本件各特許発明に限られるものではなく，本件各特許発明の実施を伴わない代替技術や本件特許発明の実施と重畳的に作用する競合技術が複数認められる…」（原判決３０２頁下２行～３０３頁１行）ものであり，技術Ｆ（ダブルパス方式）や技術Ｊ（斜め入射）の代替技術が広く実施されていることを考慮すれば，本件各特許発明が基本特許でも必須特許でもないことはもとより，原判決が認定した程の「有用性」も認められないものである。さらに他社の実施状況の調査も容易でない。
以上により，本件各特許発明を非提示特許として，その寄与度を評価した原判決は正当である。
ク一審原告が主張する算定方法は不当かつ不合理であること一審原告は「算定方法３～１７」によるべきであると主張するが，「算定方法３～１７」は，「本件各特許発明の独占の利益」を包括クロスライセンス契約たる被告ライセンス契約によるライセンス料収入をベースに算定する方法であるから，「算定方法３～１７」における寄与度とは，原判決が判示したとおり，被告ライセンス契約の締結に寄与した程度でなければならない。


しかるに，一審原告が主張する「実績対価の比重付けによる方法」及び「実績対価額等を単純比較する方法」は，一審被告における実績対価の評価を上記意義を有すべき「寄与度」そのものと看做し，流用するものにすぎないところ，一審被告の実績対価の評価において，ライセンス契約の締結に対する貢献（寄与）は評価基準の一部をなすものにすぎない（乙５の１～５）から，被告ライセンス契約の締結における「寄与度」を一審被告の実績対価額のみに基づいて算定するのは不当かつ不合理である。また，一審原告主張の「算定方法１８及び１９」については，前記(1)のとおり採用することができないのみならず，その寄与度の主張は，「算定方法３～１７」における寄与度の主張と同様の理由により不当かつ不合理である。
ケ第４期及び第５期の寄与度について分母を日本国特許と同様に考えるこ
とは不合理ではないこと
一審原告は，第４期及び第５期の寄与度について，分母を日本国特許と同様に考えることは不合理であると主張する。
しかし，本件日本特許であれ，本件各外国特許であれ，その一審被告ライセンス契約の締結に対する「寄与度」は，許諾対象特許全件を対象にして決定すべきことに変わりはなく，外国特許だからといって，許諾対象特許全件中の米国実施特許件数に対象を絞って寄与度を算定するのは妥当とはいえない。
(3)前記３(4)（原判決の「修正実施料率」認定の誤り）に対しア原判決が乙７２の１・２により実施料率の平均値を認定したのは相当で
あること
一審原告は，①原判決では，標準包括ライセンス料を修正実施料率とするという代替的な方法でもよいことの理由が明らかにされていない，②公証人立会いの下で計算したとしても，被告ライセンスの実態に照らしてその計算内容が実体を反映していることを保証するものではないから，その数値が修正実施料率としてふさわしいとは限らない，③ＬＢＰにおいては，販売シェアは５０％台，生産シェアは６０％台にすぎないにもかかわらず，陳述書を提出した会社のシェアが主要相手方を含んでいると評価することは過剰であるといわざるを得ない，と主張する。しかし，原判決は，一審被告と各相手方との特許力の差異が，各相手方との包括クロスライセンス契約（ライセンスバック契約）の有償部分の実施料率の差異となって現れ，その特許力は対象特許の単純な総和や有力特許の数・価値，交渉能力の高低などの様々な要因を総合考慮して決定されるものであること（原判決２７３頁７行～１１行），及び実施料率の厳重な秘密性等を挙げて，代替的方法を採用することの合理性を十分に明らかにしている。乙７２の１（事実実験公正証書）は，平均の計算過程に誤りがないことの事実実験を公証した証拠であって，原判決もそのような趣旨の証拠として信用性をおいているのであり，一審原告のいうような保証を内容とするものではないことは当然である。さらに，小規模な生産業者・販売業者が多数存在する業界であれば主要な企業といえどもシェアは下がってくるのは当然であって，「５０％台」「６０％台」といった数字だけで「主要と認めるのは過剰」というのは，市場経済の常識に反している。以上により，原判決が乙７２の１・２により，実施料率の平均値を認定したのは相当である。
イ保有特許件数の差に基づいて「修正実施料率」を算定する原判決の判断
は合理的であること
一審原告は，特許件数の差のみに基づいて算定することが不合理であると主張する。
しかし，原判決は，包括クロスライセンス契約の実態を十分勘案の上，一審被告及び各相手方の特許力が，対象特許の単純な総和や有力特許の数・価値，交渉能力の高低などの様々な要因を総合考慮して決定されるものであることや，実施料率の厳重な秘密性，審理に要する時間と費用などを考慮し，平準化の効果を認めて，結論として，保有特許件数に基づいて「修正実施料率」を算定することを是認しているのであって，一審原告の主張は理由がない。また，本件にかかる包括クロスライセンス契約は数十本に渡りその内容は個々に異なること，これらの契約にかかる一審被告が保有する「基準期間内に公告・登録期間がかかる登録特許及び基準期間内に公開されて後に登録になった登録特許で，ＬＢＰにつき１万１６４２件，ＭＦＰ等につき１万６３２４件であり（乙４６ないし４８），基準期間内の特許出願を含めるとおよそその４倍の件数となる」こと（原判決２６９頁１５行～１８行），これらの中でライセンシーが重要と考える特許が何件あり，またその貢献度・重要性の程度等を立証するのは不可能であることなどから，その審理に多大な時間と費用を要することになることは自明のことであり，これを不明であるという一審原告の主張は理由がない。
以上により，保有特許件数の差に基づいて「修正実施料率」を算定する原判決の判断は合理的である。
ウ一審原告の修正実施料率の算定方法についての主張に理由がないこと一審原告は，修正実施料率の算定方法について主張するが，原審におけると同様に，発明協会発行の「実施料率（第４版）」（甲１９）によるべきであるとの主張を漫然と繰り返すのみであって，理由がない。(4)前記３(5)（原判決の「全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件各特許発明の実施割合」認定の誤り）に対し
ア「全ライセンシーの実施割合」を「一審被告の実施割合」より低く認定すべき理由として原判決の挙げた理由はすべて合理的かつ相当であること一審原告は，①三星電子における３機種において調査した結果，本件各特許発明が実施されていなかったとしても，そのことから，直ちに本件各特許発明の他社製品における実施状況と本件各特許発明の被告製品における実施状況が異なり，前者が後者を下回るということは導けないこと，②三星電子以外の一審被告のライセンシーによる本件各特許発明の実施状況は不明であるということは，一審被告のライセンシーにおける実施割合が一審被告よりも低いということの根拠にはならず，本件各特許発明が実質的に回避不可能な必須特許であることからすれば，一審被告のライセンシーにおける実施割合は，一審被告と同程度であると考えるべきであること，及び，③静止ゴースト像の除去については，すでに本件各特許発明のように，シンプルかつ優れた技術がすでに発明されているのであるから，静止ゴースト像の除去の問題については，包括クロスライセンス契約を利用して本件各特許発明を実施し，他の発明によって，自社製品の優位性を生み出そうと考えるのが自然であることなどから，他社において一審被告におけるよりも少ない割合でのみ本件各特許発明が実施されていると判断することはできないというべきであると主張する。


しかし，三星電子の３機種を調査した結果本件各特許発明が実施されていなかったのは事実であり，少なくとも上記調査の範囲では，三星電子の実施割合が０％であった以上，本件各特許発明の他社における実施割合の推定を低下させる十分な理由となる。また，一審原告の主張する上記②の理由については，「本件各特許発明が実質的に回避不能な必須特許であることからすれば」という一審原告の前提が誤っている。さらに，一審原告の主張する上記③の理由については，原判決も認定したとおり本件各特許発明には有力な代替技術及び競合技術が複数存在する以上，「ライセンシーにおいては，自社で開発した技術や公知の代替技術ないし競合技術があれば，自社の開発能力の維持発展やライセンス契約更新時における交渉力維持を図るため，それらの技術を使用する傾向がある」との一般論は本件各特許発明についても当てはまるというべきであり，原判決が「９０％」に低減させる理由として挙げたのは相当である。
以上により，「全ライセンシーの実施割合」を「一審被告の実施割合」より低く認定すべき理由として原判決の挙げた理由はすべて合理的かつ相当であって，一審原告の主張は失当である。
イ原判決が一審原告の信義則・禁反言違反の主張を斥けたことは相当であ
ること
一審原告は，原判決が，技術的範囲に関する一審被告の主張について，信義則違反もしくは禁反言に当たると判断しなかったことは不当であると主張する。
しかし，一審被告で本件各特許発明について「広い技術的範囲」の解釈をしていたのは，本件各特許発明の権利元である一審被告の開発部門のみであり，被告ライセンス契約の締結交渉を行った一審被告の知的財産法務本部は一審被告が本件訴訟で主張している「狭い技術的範囲」の解釈をしていたものであり，一審原告の主張は事実に反する。知的財産法務本部の実績対価の評価を担当した部署が，本件特許発明の平成６年（１９９４年）の「特級」評価等の手続で，本件特許発明の自社実施状況に関する開発部門の報告を特に検証等せずにそのまま鵜呑みにして，特許審査委員会に説明等したことがあるだけであり，一審被告が本件各特許発明を膨大な数の許諾対象特許のなかの１構成特許としてライセンスするに当たり，「『広い技術的範囲』に基づいて権利行使をし莫大な利益を得ていた」などということは全くないものである。
また，一審被告は，本件特許の出願経過において，特許庁に対し，「本願発明は被走査媒体上からの反射光束が隣接する反射面に入射し，再度反射して走査レンズを透過し，被走査媒体上に再び達する静止ゴースト光束が発生する光学系を前提条件にした発明であり，」（乙２６［１９９２年３月１６日付け「特許異議答弁書」］３頁下５行～下１行）と主張しているのであり，少なくとも技術Ｂは本件各特許発明を実施していない旨主張しているものである。そして，一審原告主張とは反対に，禁反言を適用するのであれば，正に技術Ｂ（４面以下）のみならず，技術Ｂ（５面以上）も本件各特許発明の技術的範囲に属さないものと認定されるべきであり，技術Ｂ（５面以上）を実施した製品は非実施として取り扱われねばならない。
以上により，原判決が一審原告の信義則・禁反言違反の主張を斥けたのは，その限りで相当である。
ウ技術Ｂ（４面以下），技術Ｃ，技術Ｄ及び技術Ｆの各技術が代替技術に
該当するという原判決の認定に誤りはないこと
一審原告は，技術Ｂ（４面以下），技術Ｃ，技術Ｄ及び技術Ｆの各技術が代替技術に該当するという原判決の認定は誤りであると主張するが，前記(2)エのとおり，この一審原告の主張は失当である。エ原判決が乙２０８，２０９から「一審被告の実施割合」を認定したこと
は正当であること
一審原告は，乙２０８，２０９が信用性のない証拠であると主張する。しかし，乙２０８は，一審被告が原審の釈明に応じて純然たる事実を開示したものであって，しかも，その回答内容は一審被告に有利なものではないから，期間内の実施割合の数値に変動があることはその信用性を低下させる理由にならない。
また，黒塗りされた状態でも，番号３５及び３８の非実施２機種の売上げが１９９７年から発生し，番号３９～４２の非実施４機種の売上げが１９９８年から発生し，他方，番号１４，１９及び２１の実施３機種の売上げが１９９８年又は１９９９年から零となっていて，１９９８年～２０００年では，全体として番号２７，２８，３１，３４～４２の非実施１２機種の売上げの占める割合が増大していることが明らかに見てとれるのであり，乙２０８における１９９８年から２０００年の「実施割合」の数値は特段不自然なものではなく，かえって，一審被告のＬＢＰにおいて，比較的新しい製品には本件特許が実施されない傾向が示されているものである。
以上により，乙２０８，２０９から「一審被告の実施割合」を認定した原判決は正当である。
オ原判決が第４期及び第５期の「一審被告の実施割合」について乙２６
８，２６９に基づいて認定したことは正当であること
一審原告は，原判決が第４期及び第５期の「一審被告の実施割合」について，乙２６８，２６９に基づいて認定したことについて不当であると主張する。
しかし，以下に述べるとおり，乙２６８，２６９は信用できるものである。
(ア)前記(2)エ(ア)のとおり，４面ポリゴンの使用割合は近年増大しており，「４４．６％」に及んでいるから，４面ポリゴンミラーが占める割合が急激に増えているからといって，乙２６８に一見して極めて不審な点があるということはできない。。
(イ)乙２６９に含まれるＬＥＤプリンタは，もともと一審原告が提出した甲１２（「対応表」）の中で被告製品として取り上げられており，以後一貫して本件訴訟において被告製品の１機種として扱われているものであるから，乙２６９にＬＥＤプリンタが含まれているからといって，乙２６９に問題があることにはならない。
カ「全ライセンシー製品における実施割合」は１００％ではないこと一審原告は，「全ライセンシー製品における実施割合」は１００％であると主張する。
しかし，原判決が認定した「被告製品における実施割合」に照らし，「全ライセンシー製品における実施割合」が１００％であるということはあり得ないことである。甲１２は，本件各特許発明の権利元である一審被告の開発部門がその誤った技術的範囲の解釈に基づいて作成したものにすぎず，その証明力は限定的なものであるから，それを根拠とすることはできない。


キライセンシー先における本件各特許発明の実施状況を調査した文書につき一審原告は，一審被告は，ライセンシー先における本件各特許発明の実施状況を調査した文書を提出すべきであると主張する。しかし，本件各特許発明の競合他社における実施状況は三星電子を除いて調査されたことはない。実績対価として特級の評価がなされたのは，特級を推薦してきた開発部門が評価部門の担当部署に対し，本件特許発明の一審被告における実施状況について，誤った技術的範囲の解釈に基づいて一審被告製ＬＢＰのほとんど全部に実施されていると報告してきたことによるものである。一審被告の評価及びライセンス所管部門である知的財産法務本部が本件各特許発明の自社及び他社実施状況を調査したのは，一審原告代理人作成の平成１５年６月２６日付け「通知書」（甲１０の１）を受領したときが初めてである。そして，約２週間の一審被告による調査の結果として，４面ポリゴンを使用している機種など直ちに非実施であると判明する競業他社７社１１機種の製品が発見されたので，その旨回答したのである。
(5)前記３(6)（原判決の「一審被告以外の全他社譲渡価格合計額」認定の誤り）に対し
ア原判決が第４期及び第５期についてヒューレット・パッカード社に対す
る売上げを控除したことは正当であること
一審原告は，外国特許を受ける権利の場合には，当該外国特許には旧３５条１項により通常実施権が認められないと主張する。しかし，昀高裁平成１８年１０月１７日第三小法廷判決・民集６０巻８号２８５３頁は，外国特許を受ける権利について，旧３５条３項及び４項が直接適用されない理由として，「特許法３５条１項及び２項にいう『特許を受ける権利』が我が国の特許を受ける権利を指すものと解さざるを得ない」と判示したのであって，同判決判示の要件が充足されて特許法３５条３項及び４項が外国特許を受ける権利に類推適用される場合に，同条４項の「受けるべき利益」が日本特許を受ける権利の場合と別異に解されるべきであるとは判示していない。同条４項が日本特許を受ける権利について定めるのと同一の要件・基準で類推適用されることは当然である。一審原告の理論に従えば，外国特許を受ける権利の場合には，当該外国特許には旧３５条１項により通常実施権が認められないから「受けるべき利益の額」は「独占の利益」に限られず，「使用者が得た利益」に拡大することとなるが，外国特許を受ける権利の場合について，日本国特許を受ける権利の場合以上に従業者に有利な算定基準を適用する理由は存しない。したがって，第４期及び第５期についても，外国特許の自社実施である一審被告のヒューレット・パッカード社に対するＬＢＰ等の譲渡による売上げを，全他社譲渡価格の算定に当たり全世界実売価格の合計額から控除すべきであり，その旨の原判決は正当である。
イ原判決がＭＦＰ等の全他社譲渡価格の算定において標準小売価格の５０
％をもって譲渡価格としていることは正当であること
一審原告は，原判決が，ＭＦＰ等の全他社譲渡価格の算定において，標準小売価格の５０％をもって譲渡価格としていることは，不合理であると主張する。
しかし，一審被告のＭＦＰ等の譲渡価格が標準小売価格の約５０％であることは，乙１５５において，緻密な統計的調査・分析によって検証されている。本検証は，同号証作成者であるエコノミックコンサルタントのＮＥＲＡ株式会社によって行われたものであり，実売価格として大手家電小売業のＷｅｂサイトでの価格及びＷｅｂ上の昀低価格を提示するｋａｋａｋｕ．ｃｏｍの価格情報を入手して分析した結果，標準小売価格に対する割合は，中央値を用いた計算で標準小売価格の７５．６％（譲渡価格の実売価格に対する割合）×６６．２％（実売価格の標準小売価格に対する割合）で，ほぼ５０％となることを明らかにしたものである。このような詳細な統計的調査・分析による検証に比して，一審原告の主張は，事実の裏付けのない空論にすぎないものであって，理由がない。(6)前記３(7)（原判決の「本件各特許発明の効力が及ぶ地理的範囲内に含まれる製品の割合」認定の誤り）に対し
ア原判決において第三国で生産された後日米独へ輸入されさらにそこから第三国へ輸出された製品の割合が考慮されていないことに誤りはないこと一審原告は，原判決の算定方法では，第三国で生産された後，日米独へ輸入され，さらにそこから第三国へ輸出された製品の割合が考慮されていないと主張する。
しかし，この点について，原判決は，「原告は，第三国で生産された後，日米独へ輸入され，さらに第三国へ輸出された製品を考慮して算定すべきであると主張する。しかし，かかる製品は，ライセンス料算定に際しては，日米独特許の効力の及ぶ範囲での製造・販売が実質的になされていないものと考えられるのみならず，原告は上記主張の第三国への輸出品の数量が実質的な数量であることを証する証拠を提出していないのであるから，原告の上記主張は採用することができない。」（３２０頁下１１行～～下５行）と判示しているのであって，この判示に対して，一審原告は意味のある反論はなし得ず，漫然と抽象論を述べるだけであるから，失当である。
イ原判決の算定においてレックスマーク社の生産台数が無視されている誤
りはないこと
一審原告は，原判決の算定においては，米国のレックスマーク社の生産台数が無視されており，正確な数値であるとはいえないと主張する。しかし，この点について原判決は，統計資料の信用性を詳細に検討した上で判断を行っている（３２２頁３行～下２行）のであって，この判断に不合理な点はない。これに対し，一審原告の主張は，統計資料のうち自己に都合のよい一箇所の記載のみをもって，その記載の問題点や他との整合性を全く考慮することなく信用性が高いと決めつけ，逆に他の記載を誤りであると決めつけるだけの，合理性に欠ける恣意的なものである。(7)前記３(8)（原判決の「一審被告の貢献度」認定の誤り）に対しア原判決の貢献度に関しての考え方が正当であること一審原告は，原判決の「『利益の額』が極めて高額になる場合は，特段の事情がない限り『使用者が貢献した程度』は通常よりも高いものとなり得るのであり，『利益の額』が低額になる場合には，特段の事情がない限り，『使用者が貢献した程度』は，通常よりもやや低くなり得るものである。」との判示を不当であるとする。


しかし，以下に述べるとおり，この判示は正当である。(ア)原判決が判示したように，相当の対価について，「従業者への発明へのインセンティブになるのに十分なものであるべきであると同時に，企業等が厳しい経済情勢及び国際的な競争の中で，これに打ち勝ち発展していくことを可能とすべきものであって，さまざまなリスクを負担する企業の共同事業者が好況時に受ける利益の額とは自ずから性質の異なるものと考えるのが相当である」と考える立場に立てば，「『利益の額』が極めて高額になる場合は，特段の事情がない限り『使用者が貢献した程度』は通常よりも高いものとなり得るのであり，『利益の額』が低額になる場合には，特段の事情がない限り，『使用者が貢献した程度』は，通常よりもやや低くなり得る」との結論が論理的に導かれるところである。
特許を受ける権利ないし特許権は，それ自体内在的な価値を有するものであるが，それらの権利から現実の利益を得るためには，当該発明を権利化・事業化することが必要である。そして，職務発明においては，発明の権利化・事業化は使用者の費用負担のもとに行われ，使用者が当該発明による現実の利益を創出しているといえること，及び研究開発をはじめ発明の権利化・事業化にかかるリスクは使用者が全面的に負担し，これに対し従業者は発明の完成・未完成にかかわらず所定の給与を受給することからすれば，発明から得られる現実の利益は原則として使用者に帰属し，それと同時に，従業者に対する発明へのインセンティブの観点から，当該発明の内在的価値に相当する金銭が相当の対価として従業者に支払われるべきである。このように，相当の対価は，発明から得られる現実の利益とは性質を異にするものであって，「独占の利益」に比例してその額が増加するものではなく，当該発明の内在的価値に見合い従業者に対するインセンティブとして十分なものであれば足り，他方，結果として独占の利益が低額であっても，従業者に対するインセンティブとして十分なものでなければならない。すなわち，相当の対価の額は，独占の利益の額に比例するものではなく，従業者に対するインセンティブとして十分な額である必要があり，かつそれで足りるのである。
(イ)一審原告は，不況時における使用者の貢献度が低いと考えると，企業は収益が少ないにもかかわらず，発明者に多くの相当対価を支払わなければならないことになり，厳しい経済情勢及び国際的な競争の中で打ち勝つことが困難になるなどと主張するが，原判決は，「独占の利益」の多寡により使用者の貢献度が変わり得ることを判示しているのであって，「相当の対価」は企業の共同事業者が好況時に受ける利益の額とは異なることを正当に指摘するに留まり，好況時と不況時で使用者の貢献度が異なるなどとは一切判示していない。
(ウ)一審原告は，原判決の論理によれば，より大きな「独占の利益」を生む優れた発明を行うことが逆に発明者の貢献度を小さく評価することにつながり，発明者のより価値の高い発明を行うことに対する意欲を阻害することになると主張する。
しかし，上記主張は，発明から現実に得られる利益と発明の内在的な価値とが一致するという誤った前提に立つものであり，失当である。権利者である使用者は，実施するか否かを含め，発明をいつ，どのように実施するかにつき裁量を有しているところ，発明から現実に得られる利益の額は，実施者，実施状況等により大きく変動し一義的に定まるものではない。このため，優れた発明から常に大きな利益が生まれるとは限らず，「独占の利益」の額と発明の優劣が比例関係にあるわけではない。
また，「独占の利益」が高額になる場合に使用者の貢献度が大きくなるのは，使用者が発明を権利化・事業化して現実の利益を生じさせたことの結果として当然のことであり，「独占の利益」が高額になる場合，結果的に使用者の割合的な貢献度が高くなったとしても，従業者に対してはあくまでインセンティブとして十分な額の相当の対価が支払われるのであるから，従業者のインセンティブが阻害されるということにはならない。むしろ，原判決の見解によれば，大きな利益を生む可能性のある優れた発明であるにもかかわらず，経営判断の誤り等の使用者の主観的事情により「独占の利益」が低額にとどまる場合であっても，従業者は当該発明の客観的価値に見合った配分を受けられ，従業者に対する発明へのインセンティブとなる。したがって，発明の奨励という観点からも，原判決の見解は合理的なものである。
(エ)一審原告は，原判決の見解によれば，特許発明の価値が低い結果として「独占の利益」が低額となる場合にまで，あえて使用者が貢献した程度を通常よりも低く見積もることにより，本来支払う必要のない相当の対価を従業員に対して支払うことになるが，インセンティブは，結果の伴った特許発明に対してなされるべきであり，結果の伴わない特許発明に対してまでなされるべきではない，と主張する。
しかし，「独占の利益」が小さかったからといって，必ずしもその発明自体の価値が低いということにはならず，結果として「独占の利益」が小さかった発明に対して，通常より高い貢献度を認め，その分高額となる「相当の対価」を与えることは，インセンティブとして意味がないとはいえないのである。一方，使用者の側からみれば，「独占の利益」がそもそも低額である場合には，「独占の利益」が高額の場合に比べ使用者への利益配分を少なくしても，研究開発投資のインセンティブ効果にさほど影響がない。
(オ)一審原告は，原判決の見解に従うと，ある二つの発明につき使用者の所為・対応に差異がない場合で，かつ，一方の発明はその価値が高いことの結果として「独占の利益」が高額となり，他方の発明はその価値が低いことの結果として「独占の利益」が低額となった場合には，価値の高い発明については使用者の貢献度が高くなり，価値の低い発明については使用者の貢献度が低くなるという理不尽な結果となる，と主張する。
しかし，二つの異なる発明について，使用者の所為・対応に差異がないということは現実にはおよそ有り得ない。また，発明の経済的価値は，一義的に定まるものではなく，使用者の所為・対応に依存するものであるから，使用者の所為・対応に差異がなく，かつ，発明そのものの価値により一方の発明により受ける「独占の利益」が高額になり，他方の発明により受ける「独占の利益」が低額になるということもない。一審原告の主張はこのような誤った前提に立つものであって，失当である。
イ一審原告はＴＲ－０１６のタスクフォースに参加していた一審原告は，一審原告がＴＲ－０１６のタスクフォースに参加していたとの原判決の認定は誤りであると主張する。