（イ）　原判決は，補助教材の使用について控訴人への届出がなされることから，その購入も控訴人の事務になるとするようであるが，両者は全く別個のものである。すなわち，補助教材の控訴人への届出は，主教材たる教科書の決定が控訴人によってなされることとの関係において必要とされるものであり，各学校においていかなる補助教材が使用されているかを把握し，場合によっては，その使用についての指導を行う必要があるためになされるものである。これに対し，指定された補助
教材をどこでどのようにして取得するかは，そ
れぞれの保護者の自由であり，それを規制する権限は控訴人にはなく，ただ，保護者ひいては児童の便宜を図るために長い間の慣習として補助教材やその他の学用品の購買が学校内で行われているにすぎず，それは，控訴人はもとより学校長や教職員の事務そのものではない。
（ウ）　原判決は，学年主任が補助教材等を仕入れてそれを保護者に販売するとし，それが学年主任等の本来担当すべき事務であるとする（原判決２０頁，２２頁）が，これは補助教材等を購買（校長と購買担当者によって組織されている）が業者から購入して保護者に販売しているという関係を理解しない重大な事実誤認である。
すなわち，補助教材の購入を法的に整理すると，学年主任、学級担任及び学年会計は，事実たる慣習に基づいて，いずれも保護者の代理人として，保護者のために購買に対する注文，品物の受領及び支払を行っていることになるのであって，学年主任等が控訴人から命ぜられた職務としてそれらのことを行っているのではない。これを購買の側からみると，業者からの購入価格と保護者への販売価格との差額をもって自らの活動に要する経費に充てているのであり，それらは控訴人から独立した経済活動である。
ウ　補助教材購入関係文書が控訴人の管理しているものに該当しないこと原判決は，補助教材関係文書は実施機関である控訴人の所属職員がその職務上管理しているものであるとする（原判決２３頁１行目から２行目にかけて）。しかし，以上から明らかなとおり，補助教材購入関係文書のうち，購買から学年主任あての文書は，保護者の代理人としての学年主任がその事務処理のために保管しているものであり，それ以外の文書は，購買が自らの経済活動のために保管しているものであって，いずれも実施機関たる控訴人がなすべき事務を実行又は補助する活動に関する文書ではないのであるから，「実施機関の職員が職務上作成し，又は取得した文書」ではないのみならず，「当該実施機関が管理しているもの」でもない。また，控訴人には，その文書の開示，非開示を決定する権限はなく，購買担当者や学年主任に対してその引渡しを求める法律上の権限もないから，仮に補助教材購入関係文書が本条例２条１号に定める公文書に該当するとされたとしても，これを開示する方法は存在しない。
（２）　被控訴人の反論
ア　控訴人の主張ア（公文書の定義）について
（ア）　本条例が市民の公
文書の公開を求める権利を保障し，市民の市政への参加を推進し，市政に対する市民の理解と信頼の増進を図り，もってより開かれた市政の実現に寄与することを目的として制定されたものであることからすると，本条例２条１号に規定する公文書の範囲は広く解釈されるべきであり，この点に関する原判決の説示は相当である。公的な機関が情報公開制度を設ける場合には，当該公的機関ないしその職員が関わりを持った公文書については，ともかくもこれを公開の対象範囲とするのが基本というべきである。
（イ）　控訴人は，本条例２条１号の公文書は実施機関が文書を管理するための規程を定めて管理しているのが通常であるとの旨の主張をするが，この主張は事実に反している。そもそも公務所は公務員が職務を行う場所であるから，公務所の職員が作成し，又は取得して現に公務所に存在している文書は，それが私文書であると認めるべき特別の事情がない限り，職員が職務上作成し，又は取得した公文書であると事実上推定できるのであり，また，同様に，公務所の管理下にあるのではないと認めるべき特別の事情のない限り，当該公務所が管理しているものと事実上推定できる。したがって，実施機関の職員が作成又は取得し，現に実施機関の管理する場所に存在する文書は，公文書と推定（又は事実上推定）されるべきものであり，その公文書性を否定する者がその立証責任を負うべきである。文書等に対する「現実の支配」とは，実施機関が当該文書等に対し組織として実効性のある支配を有していれば足りるものであり，現実に実施機関の事務所内に保管されている必要はなく，関係各部に保管されているものであってもよく，行政上の指揮監督関係あるいは協力関係により当該文書の取り寄せ，開示，非開示の決定ができればよいと解するべきである。また，実施機関の定める文書管理規程は，法規範としては本条例の下位の規範であり，下位規範である文書管理規程によって，上位規範である本条例の適用範囲が限定されるようなことはあり得ないし，あってはならない。
本件で開示を求められている補助教材購入関係文書は，学校管理者である学校長が雇用している購買職員及び学校長の指揮指導の下にある学年主任が，学校施設内において現に保管し，学校長において常時監査することあるいは提出を命じることが可能な文書であり，学校責任者において直接実効性のある支配管理がなされているのであるから，市立の各学校を管轄下に置き，学校長を指揮監督化に置く実施機関である控訴人において直ちにその取り寄せ，開示，非開示の決定等の処置ができることは明らかである（現に本件訴訟においてその取り寄せを行っている）。
イ　控訴人の主張イ（補助教材購入関係文書が控訴人の事務と関係がないこと）に
ついて


（ア）　控訴人は判決の「控訴人のために」保管する文書との言葉にこだわり，補助教材購入関係文書は控訴人のために保管されているものではないと主張する。しかし，購買職員は，実施機関の職務上の指揮監督権限に従う職員である学校長や学年主任の指示を受けて文書を保管しているのであり（占有補助者），原判決の用いた「ために」の用語はこの関係を表現したにすぎない。なるほど，購買は，その収入支出は市の予算に計上されていない。しかし，購買は，事実として，学校建築上必要な場所として予定されており，その事務は各学校において校務として認識され，教職員が職務の１つとして担当し，校長に雇用された私人である購買職員も教職員扱いされて職員録に掲載されている。また，購買に関する事務は学校長の更迭に伴って後任者に引き継がれている。そして，運営実態として，学校長が補助教材販売業者から販売手数料を受け取り，これを購買職員の報酬や学校行事等にあてているが，学校長がこれを経営するに当たって地方公務員法３８条１項の許可を受けていないのは，購買が校務であるからである。したがって，購買による補助教材の業者からの購入事務は，校務そのものであり，仮にそうでないとしても学校長の職務に密接に関連しているものであるから，補助教材購入関係文書が公文書に該当することは明らかである。
控訴人は，「控訴人には，それに関する文書について開示したり，その引渡しを求める権限もない。」と主張するが，購買は校務であるから，控訴人は各市立学校の管理者である学校長に対し購買に関する事項について指揮監督する権限を有しているのであり，この主張は失当である。
（イ）　控訴人は，また，原判決の「補助教材の購入事務を本来担当すべき学年主任等」（原判決２２頁３行目）との表現をとらえて，補助教材の仕入れ，販売が学年主任の本来の事務であるとしているとして非難する。しかし，原判決の上記表現は，購買担当者が学年主任等の教職員に代わってその指示の下に補助教材の購入事
務を行っ
ており，学年主任等の補助者であることを説明するために用いられたにすぎず，控訴人の主張は原判決を曲解するものである。
そして，控訴人は，「学年主任，学級担任及び学年会計は，事実たる慣習に基づいて，いずれも保護者の代理人として，保護者のために購買に対する注文，品物の受領及び支払を行っていることになるのであって，学年主任等が控訴人から命ぜられた職務としてそれらのことを行っているのではない。」と主張する。しかし，学年主任等は，教育の円滑化を図るという教育上の必要性から補助教材の仕入れ等に関与しているのであって，その本来の職務に密接に関連した職務（公務）であって，単なる私的行為ではない。
控訴人は，「これを購買の側からみると，業者からの購入価格と保護者への販売価格との差額をもって自らの活動に要する経費に充てているのであり，それらは控訴人から独立した経済活動である。」とも主張するが，学校長が管理者となり，購買担当者として私人を雇用し，業者からの手数料を担当者の報酬や学校行事等の費用にあてている実態からすると，補助教材の仕入れ，販売は学校長らの職務に関連した行為であることが明らかである。
ウ　控訴人の主張ウ（補助教材購入関係文書が控訴人の管理しているものに該当しないこと）について
控訴人は，「控訴人には，補助教材購入関係文書の開示，非開示を決定する権限はなく，購買担当者や学年主任に対してその引渡しを求める法律上の権限もないから，仮に補助教材購入関係文書が本条例２条１号に定める公文書に該当するとされたとしても，これを開示する方法は存在しない。」と主張する。しかし，補助教材購入関係文書は，学校長が学年主任及び購買担当者を指揮監督する立場において管理しているものであり，控訴人は，学校長を指揮監督する権限において，文書の取り寄せ，開示，非開示の決定をすることができるから，上記主張は失当である。
第３　争点に対する判断
１　当裁判所も被控訴人の本訴請求は理由があるからこれを認容すべきものと判断する。その理由は，次のとおり訂正するほか，原判決の「第三　当裁判所の判断」に記載のとおりであるから，これを引用する。
（１）　原判決１８頁８行目の「管理しているものとは」から２１頁１行目末尾までを次のとおり改める。
「管理しているものの中には，その文書を作成し，又は取得したのが所属職員自
体ではなく，その職務上
の指示を受けて所属職員以外の者が作成し，又は取得した場合を含み，また，その管理においても，所属職員が直接保管するのではなく，所属職員の指示を受けて所属職員以外の者が当該実施機関のために保管するものも含まれると解するのが相当である。
そして，控訴人は，被控訴人が開示を請求する補助教材購入関係文書として別紙文書目録記載の文書が存在することを認めている。ところで，証拠（甲１５の（１）ないし（３）、乙２の（１）ないし（４），３の（１）ないし（４），４の（１）ないし（３），５ないし７の各（１），（２），８，証人Ａ）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
ア　別紙文書目録記載の文書は，岡山市立旭東小学校，同伊島小学校，同鹿田小学校の平成９年度における第５学年の補助教材購入関係の文書である。イ　当該各小学校の校長は，学年主任と学級担任とが協議した結果に基づき，学級又は学年の児童全員又は特定の集団における児童全員が使用する副読本，参考書，学習帳，練習帳，その他教科書以外の補助教材の使用につき，控訴人の承認を受け，又はこれを届け出る（地方教育行政組織運営法３３条２項及び岡山市立学校管理規則９条，１０条によると，岡山市では，補助教材のうち教科書の発行されていない教科・科目，道徳又は特別活動の主たる教材として使用する図書については教育委員会の承認事項とし，それ以外のものについては届出事項とされている）。ウ　当該各小学校の校長は，児童に対する学用品，制服・体操服，校章等を，一般的に「購買」，「販売所」，「分配所」などと呼ばれる校内施設において販売する業務を購買担当者に委嘱しているが，補助教材については，学年主任や学級担任，購買担当者を通じて販売業者に注文してこれを購入する。補助教材の購入代金は，学級担任が学年通信等を利用して児童の保護者に連絡・通知した上，保護者からこれを集金して，学年会計が購買担当者に交付し，購買担当者がこれを販売業者に対して支払っている。


エ　補助教材や学用品等を業者から仕入れて児童又はその保護者に販売することにより得られた利益は，当該小学校の校長の管理する預金口座に補助教材用と店頭販売用に分けて保管され，購買担当者に対する報酬のほか，校長の判断で児童の観劇，学校の環境整備等に使用される。当該各小学校の校長が交替した場合には，そ
の預金口座は，新しい校長に引き継がれ
る。
オ　別紙文書目録記載の文書は，補助教材に関してこれらの過程で作成される請求書，納品書，領収書，金銭出納帳簿であり，上記の各文書の種類に応じ，学年主任等又は購買担当者により保管されている。
以上の事実によれば，右の各文書は，小学校の校長が，教育委員会の監督の下で採用した補助教材を，小学校の校長として組織的に購入，販売したことに関し，自ら又はその指示の下で他の教員ないし購買担当者が作成ないし取得し，組織的に保管しているものというべきであるから，学年主任等が保管するものはもちろんのこと，正規の事務職員ではない購買担当者が保管するものについても，本条例２条１号に定める公文書に該当するというべきである。」
（２）　同２２頁２行目の「補助教材」から５行目の「地位にある」までを「校長の行う補助教材の購入について，その事務を校長の指示に基づき処理しているのであり，同事務処理に関する限り，校長の事務補助者の地位にある」と，１０行目及び末行の「教員」をいずれも「校長」と各改める。
（３）　同２５頁５行目から６行目にかけての「学年主任等に代わって校長及び学年主任等の指示の下に」を「校長に代わってその指示の下に」と改める。２　控訴人は，補助教材購入関係文書が控訴人の事務と関係がない旨縷々指摘する。
しかし，控訴人は，大学以外の教育機関を所管し（地方教育行政組織運営法３２条），当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で，地方教育行政組織運営法２３条に定めるもの，すなわち，学校その他の教育機関の用に供する財産の管理に関すること（２号），学校の組織編制，教育課程，学習指導，生徒指導及び職業指導に関すること（５号），教科書その他の教材の取扱いに関すること（６号），校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること（７号）等に関するものを管理し，執行する行政委員会であるから，市立小学校において，教育の円滑を図るという教育上の必要から，校長が，校内施設で購買事務を担当している者を通じて，補助教材を集団的に購入して販売し，その利益を児童の観劇や校内の環境整備等に用いるという補助教材購入を巡る一連の事務についても，その管理権が及んでいるというべきであり，その過程で作成ないし取得された補助教材購入関係文書は，本条例２条１号の控訴人の「職員が職務上作成し，又は取得した文書」に該当するということができる。
控訴人は，「仮に補助教材の購入が控訴人の事務であるならば，そのための収入支出は岡山市の予算に計上され，予算の執行に関する手続に従ってなされなければならないが，そのような処理はなされていない。」と主張する。しかし，補助教材の購入に係る事務の実態は上記のとおりであるから，補助教材の購入が岡山市の予算に計上されていないからといって，同事務が控訴人の事務ではないとか，補助教材購入関係文書が開示の対象である「公文書」でないということはできない。また，控訴人は，「控訴人には，それに関する文書について開示し　たり，その引渡しを求める権限もない。」と主張する。しかし，上記１で訂正の上引用した原判決の説示するとおり，補助教材購入関係文書は，校長が他の教員や購買担当者を通じてその職務上作成ないし取得し，組織的に管理しているのであるから，控訴人の指揮監督権に基づいて校長に対しその引渡しを求める権限があるというべきである。
さらに，控訴人は，「補助教材をどこでどのようにして取得するか　は，補助教材の使用についての控訴人への届出とは全く別個の問題であって，それぞれの保護者の自由であり，それを規制する権限は控訴人にはなく，ただ，保護者ひいては児童の便宜を図るために長い間の慣習として補助教材やその他の学用品の購買が学校内で行われているにすぎず，それは，控訴人はもとより学校長や教職員の事務そのものではない。」との旨の主張をする。なるほど，補助教材の採択の問題と購入の問題とは同一ではなく，後者については控訴人の事前の承認や届出は要求されず，また，それぞれの保護者に自由が認められている。しかし，採択した補助教材について保護者が現実にこれを取得できるか否かは教育上重要な問題であり，教育的配慮から校長が集団的にこれを購入し，販売することは，単なる校長の私的行為でなく，校長がその職務上行っている行為というべきであり，これを校長の事務ではないとする控訴人の主張は実態に合致していない。
控訴人は，「補助教材の購入を法的に整理すると，学年主任，学級担任及び学年会計は，事実たる慣習に基づいて，いずれも保護者の代理人として，保護者のために購買に対する注文，品物の受領及び支払を行っていることになるのであって，学年主任等が控訴人から命ぜられた職務としてそれらのことを行っているのではない。これを購買の側からみると，業者
からの購入価格と保護者への販売価格との差額をもって自らの活動に要する経費に充てているのであり，それらは控訴人から独立した経済活動である。」と主張する。しかし，前記１で訂正の上引用した原判決の説示するとおり，補助教材の購入は，校長が，購買担当者を補助事務者として，職務に密接に関連する事務としてこれを行っているというべきである。校長が購買をすることについて控訴人の格別の許可を求めた様子はなく，控訴人においてもそれを是認していることが窺われるのは，そのような実態を前提にしていると解される。したがって，控訴人の上記主張は採用できない。
３　次に，控訴人は，補助教材購入関係文書が控訴人の管理しているものに該当しないと主張する。しかし，控訴人のこの主張が採用できないことは，前記１で訂正の上引用した原判決の説示及び上記２で説示したところから明らかである。４　よって，原判決は相当であって，本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし，主文のとおり判決する。
広島高等裁判所岡山支部第２部
裁判長裁判官　前川鉄郎
裁判官　辻川昭
裁判官　森一岳


主　　　　　文
被告人を懲役１年に処する。
未決勾留日数中３０日をその刑に算入する。
理　　　　　由
（犯罪事実）
被告人は，指定暴力団Ａ会組員であるが，Ｂ特定建設共同企業体（代表者Ｃ建設株式会社代表取締役Ｄ）が日本下水道事業団から受注した「Ｍ・Ｎ広域下水道組合Ｍ・Ｎ浄化センター建設工事その６」の工事（以下「本件工事」という。）について，前記共同企業体Ｌ作業所所長Ｅ（当時４０歳）を脅迫して，被告人らの希望する地元業者を前記共同企業体の下請けとして参入させようと企て，前記Ａ会組員のＦと共謀の上，平成１５年５月２０日，兵庫県津名郡a町bｃ番地のｄ所在の前記Ｌ作業所現場事務所（以下「本件事務所」という。）において，Ｅに対し，Ｆが，「地元のことどう考えとるんや。地元対策ええ加減なことしたらあかんぞ。」「わしは下っ端やからわからん。」「Ｇさんに電話してくれ。」などと申し向け，Ｅをして被告人に電話をかけさせた上，Ｅに対し，被告人が，「Ａ会のＧです。会って話をしよう。」などと申し向け，さらに，同月２１日，本件事務所において，Ｅに対し，Ｆが，「Ｇさんと会う約束をなんで破るんや。わしの顔が潰れる。」「ガードマン使ってくれれば顔が立つ。」「枝がいろいろ来るけど，自分らと話をしてれば収まる。Ｇの名前を出したら，ほかは皆来なくなる。」などと申し向け，引き続き，同月２９日，本件事務所において，Ｅに対し，被告人が，「地元のうちの顔だけ立てんと，よその明石の業者にポンプの仕事，やってください言われて。わしが他の来とって止めとけ言うたメンバーに，もし耳に入ったら，どない返事したらよろしいのん。」「Ｈ，Ｉだけ使うてもろたら具合悪いんですわ。」「Ｆがもの言うとるさかい，月曜日返事します言うさかい，皆顔が立つようにしてもろたるさかい，行くの止めとけということを言うたんですよ。」「島内だけでも枝の枝入れよったら１００何人かくらいおるねんから・・，やっぱりそれだけは顔立ててもらわな，わしも顔ないしね。」「それだけしたら後は責任持って止めるし，もし来てもこっちで対処させてもらうし。けど，それすらでけへんいうんやったら，わしも知らんし。それやったら，全員来るたんび，来る人間中止命令出してもろてええですわ。」「仮に３０人来ても，これ本家本元の仕事できまへんわね，所長が・・困りますわ。」「顔立てへんかったら，そればっかり労力使わなあかんようになりますもんね。」「ガードマンだけ変えてもろたら皆の顔が立ちますさかい。」「上のもんは極道みたいなもん放っとけ言うけど，現場対策，所長が困りまっしゃろ。」などと執拗に申し向けて脅迫し，Ｅをして，もしその要求に応じなければ，同人の身体，自由及び名誉等にどのような危害を加えられるかもしれないと畏怖させて，人に義務のないことを行わせようとしたが，同人がその要求に応じなかったため，その目的を遂げなかったものである。
（証拠）
省略
（補足説明）
第１　弁護人は，Ｅに対し本件工事への下請参入を働きかけるなどしたＦの行動は，同人が被告人に相談することなく独自に敢行したものであるところ，被告人は，Ｅが本件事務所を訪れた他の組員に対して「その件については被告人と交渉中である。」旨，被告人の名前を勝手に使っていることを知って，これをＥに問いただそうと本件事務所に赴いたものであり，その際，同人に対し判示の発言をしたことは事実であるが，これは脅迫行為と評価すべきものではなく，したがって，判示のＦとの共謀も脅迫行為も存在しないから被告人は無罪である旨主張し，被告人もこれに沿う供述をするが，前掲関係各証拠によれば，弁護人が主張する点を含め，判示犯罪事実は優に認められる。以下その理由を若干補足する（以下，甲，乙に続く数字は，当審の検察官請求証拠番号をいい，日付はいずれも平成１５年をいう。）。
第２　Ｆとの共謀について


１　Ｆは，捜査段階において，検察官に対し，被告人の指示を受けてＥらに対して自分らの望む業者を本件工事に下請参入させるべく交渉を開始し，その後，被告人と連絡を取りつつＥらに働きかけていたことを具体的に供述している（甲２５，２６）ところ，この検察官調書中の供述記載は，５月２０日にＦがＥと面談した際，「地元対策」の具体的内容は被告人に電話をして聞くように告げていること（当審第２回公判調書中のＥ，Ｊ及びＦの各供述部分），その面談後，Ｆの指示に基づいてＥから被告人の携帯電話に連絡がなされるまでの間においてもＦが被告人と連絡を取っていること（甲３９），そのＥから被告人への電話連絡の際，Ｅが被告人に対し，Ｆから被告人に連絡しろと言われたと告げただけで，被告人は，話がわかった様子であり，翌日，「地元対策」の具体的内容を説明するためにＥと会う約束をしたこと（当審第２回公判調書中のＥの供述部分），翌２１日，Ｅが被告人と会う約束をキャンセルするやＦが本件事務所を訪れこれを難詰したこと，被告人が同月２９日にＥに会った際に，「Ｆがもの言うとるさかい，月曜日返事します言うさかい，皆顔が立つようにしてもろたるさかい，行くの止めとけということを言うたんですよ。」などと述べ，Ｆが同月２６日（月曜日）に要求を断られたことを前提に発言していること（甲２９，３８）などとも合致する自然なものであること，Ｆにとって被告人は暴力団組織における兄貴分に当たるのであるから，よほどのことがない限り虚偽の事実をねつ造してまで被告人を犯罪の共犯者として巻き込むような内容の供述をするとは考えがたいことなどに照らすと，Ｆの前記の検察官に対する供述内容は十分に信用できるというべきである。２　これに対して，Ｆは，当公判廷（当審第２回公判調書中の供述部分）において，自らの判断で被告人とは無関係にＥとの交渉を開始したのであって，前記検察官調書中の供述は，Ｅの携帯電話番号を教えてくれたＫなる人物に迷惑がかかることを恐れ，あるいは，被告人との共謀を認めても二人とも不起訴になるだろうと警察官から利益誘導を受けたため承認した虚偽内容のものである旨を供述する。しかしながら，Ｆの供述によれば，年に何回か飲食を共にする程度の知人に過ぎないＫなる人物に対し，Ｅの電話番号を教えたことに関し警察官から事情聴取されるという程度の迷惑を掛けたくないがために，暴力団組織における自らの兄貴分に当たる被告人を強要事件の共犯者として逮捕・勾留されるような事態に巻き込んだということになるが，その供述内容自体，極めて不自然であり，加えて，Ｆは，自らが起訴された強要未遂被告事件の第１審において，被告人が起訴されたことを知りながら公訴事実を争っておらず，被告人は起訴されないと思って被告人の関与を認めた旨のＦの前記供述と矛盾した行動をしていることなどに照らすと，Ｆの当審第２回公判調書中の前記供述部分は明らかに信用性がない。３　そして，本件犯行はＦの独断であり，被告人とＦとの間に共謀はなかった旨の被告人の弁解も，信用性の十分な前記Ｆの捜査段階の供述に照らし，信用することができず，被告人とＦの間には，本件犯行についての事前の共謀があり，共謀に基づきＦはＥに働きかけていたものと優に認められる。
第３　被告人による脅迫行為について
前記被告人との共謀に基づくＦの行為を引き継いで被告人が行ったＥとの面談における発言であることを前提に，被告人が５月２９日にＥらと面談した際の被告人の発言内容につき検討するに，Ｅがその際の会話内容を録音した内容（甲２９，３８）によれば，被告人がＥに対し判示文言を申し向けたことは明らかであるところ，その内容は，発言全体を踏まえ検討しても，Ａ会という暴力団組織の一員である被告人が，自らの要求を聞き入れなければ，暴力団組織の威力を背景に，自己の影響力が及ぶ組織の人間等により本件工事が妨害されることになる旨を告げているものと見るほかはなく，現に暴力団員風の者が入れ替わり立ち替わり事務所に来訪して下請参入等を要求したり，Ｅがこれらの者の一部に対しＧと交渉中である旨伝えたところ相手方が引き下がったこともあったのであるから，Ｅにとっては，被告人の判示発言は，たとえその際に談笑を伴うようなことがあり，あるいは，あからさまな脅迫文言が含まれていないとしても，極めて現実味を帯びた害悪の告知であることは明らかである。弁護人は，事前に警察に相談していたＥが被告人から脅迫文言を引き出してこれを録音しようとしたと主張するが，その発言の前後の状況を検討しても，Ｅらの誘導によってかかる発言がなされたものとはいえず，むしろ被告人から積極的に害悪の告知を行ったものと認められるのであって，被告人の前記発言が自己の要求を受け入れさせるための脅迫行為に当たるものと優に認めることができる。
第４　以上のとおり，被告人は本件工事に自らの希望する下請業者を参入させることを企て，その旨Ｆと共謀し，まず，Ｆがかかる共謀に基づきＥに対して本件工事への下請参入を認めさせようと図り，これに引き続き被告人自らが暴力団組織の威力を背景にしてＥに対して脅迫を加えて自らの要求を受け入れさせようとしたものと優に認められる。弁護人の主張は理由がない。
（適用法令）
被告人の判示所為は刑法６０条，２２３条３項，１項に該当するので，その所定刑期の範囲内で被告人を懲役１年に処し，同法２１条を適用して未決勾留日数（被疑者勾留を含む差戻前第一審の未決勾留）中３０日をその刑に算入することとする。
（量刑事情）
本件は，暴力団員である被告人が，弟分である共犯者と共謀の上，工事業者に脅迫を加えて，自らの望む業者を公共工事に下請参入させようとしたが，未遂に終わったという強要未遂の事案である。
自己の影響下にある業者を公共工事の下請けに参入させ暴力団組織の影響力を誇示するとともに利益を得ようとした本件犯行の動機及びその経緯に酌量の余地はなく，その犯行態様は，暴力団組織の威力を背景に，共犯者を通じて，あるいは被告人自ら工事事務所に乗り込んで，その責任者を執拗に脅迫したもので，暴力団特有の陰湿かつ悪質な計画的犯行というべきである。それにもかかわらず，被告人は，本件の責任を弟分であるＦに押しつけ，前記のとおり不自然不合理な弁解に終始しており，真摯な反省の態度はみられず，その規範意識の歪みや乏しさも軽視しがたい。


主　　　　　文
被告人を無期懲役に処する。
理　　　　　由
（犯罪事実）
第１（大阪事件）
１　被告人は，Ａ組Ｂ会Ｃ会舎弟であったが，平成４年１０月にＣ会若頭補佐ＤがＡ組Ｅ組Ｆ会組員Ｇの舎弟にけん銃で撃たれて重傷を負ったことに対する報復としてＧを殺害することを企て，Ｃ会本部長Ｈ，若頭補佐Ｉ，若中Ｊ，被告人の若衆Ｋ，同Ｌ，Ｂ会直参若中の若衆Ｍとその旨共謀した。そして，この共謀に基づき，Ｋが，平成６年１１月１１日午後４時４０分ころ，大阪府大東市ａｂ丁目ｃ番地先路上で道路工事作業中のＧ（当時４５歳）に対し，自動装てん式けん銃を７回発射して，胸背部等に合計６発の弾丸を命中させた。その結果，同日午後７時３２分，同市ａｄ丁目ｅ番ｆ号Ｎ病院において，Ｇを銃創に起因する右外腸骨動静脈不全断裂により失血死させて殺害した。
２　被告人は，前記Ｈ外５名と共謀の上，法定の除外事由がないのに，同日午後４時４０分ころ，前記路上において，前記自動装てん式けん銃１丁をこれに適合する実包７発と共に携帯して所持した。
第２（鳥取事件）
１　被告人は，Ｂ会Ｏ組Ｐ組組長であったが，同組若頭補佐Ｋ，若中Ｊ，同Ｑ，Ａ組Ｒ組員Ｓ，Ｔ，Ｕと共謀の上，Ｕの夫であるＶを殺害しようと企てた。そして，この共謀に基づき，Ｋ，Ｊ，Ｑが，平成８年６月１８日午後８時過ぎころ，鳥取県米子市ｇｈ番地先道路上において，乗用車を運転して帰宅途中のＶ（当時３８歳）を待ち伏せ，Ｋが道を尋ねる振りをしてＶの運転する乗用車を停車させた上，Ｋの背後から近付いたＪが，運転席の窓を開けたＶに向かって，回転弾倉式けん銃を５回発射し，Ｖの右額部，右側胸部に合計４発の弾丸を命中させ，そのころ，その場で，Ｖを胸部銃創に起因する外傷性血気胸により死亡させた。このようにして，人を殺害するとともに，Ｋ，Ｊ，Ｑと共謀の上，法定の除外事由がないのに，不特定又は多数の者の用に供される場所である前記道路上において，けん銃を発射した。２　被告人は，Ｋ，Ｊ，Ｑと共謀の上，法定の除外事由がないのに，前記日時場所において，前記回転弾倉式けん銃１丁をこれに適合する実包５発と共に携帯して所持した。
（証拠）
省略
（累犯前科と確定裁判）
１　累犯前科
(一)　平成４年１２月１６日大阪家庭裁判所宣告
児童福祉法違反の罪により懲役７か月
平成５年７月４日刑の執行終了
(二)　平成４年１２月１７日大阪地方裁判所宣告
覚せい剤取締法違反の罪により懲役１年（３年間執行猶予，平成５年３月１６日その猶予取消し）
平成６年７月４日刑の執行終了
２　確定裁判
平成１１年１２月６日神戸地方裁判所宣告
銃砲刀剣類所持等取締法違反，殺人予備，窃盗の罪により懲役６年
平成１１年１２月２１日確定
３　いずれも前科調書により認定
（法令の適用）
罰条
第１の１の行為　　　　平成７年法律第９１号による改正前の刑法６０
条，１９９条
第１の２の行為　　　　前記改正前の刑法６０条，平成７年法律第８９号による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法３１条の２第２項，１項，３条１項
第２の１の行為のうち
殺人の点　　　　　　刑法６０条，１９９条
けん銃発射の点　　　包括して，刑法６０条，銃砲刀剣類所持等取締法
３１条，３条の１３
第２の２の行為　　　　刑法６０条，銃砲刀剣類所持等取締法３１条の３
第２項，１項，３条１項
科刑上一罪の処理　　　　第２の１の罪について，刑法５４条１項前段，１
０条（一罪として，重い殺人罪の刑で処断）
刑種の選択　　　　　　　第１の１の罪について有期懲役刑，第２の１の罪
について無期懲役刑
再犯加重　　　　　　　　第１の各罪について，前記改正前の刑法５６条１項，５７条，１４条，第２の２の罪について，刑法５６条１項，５７条，１４条（いずれも前記１(一)(二)の各前科との関係でそれぞれ再犯）併合罪の処理　　　　　　刑法４５条後段，５０条（確定裁判を経ていない各罪について更に処断），４５条前段，４６条２項（他の刑を科さない）訴訟費用の不負担　　　　刑訴法１８１条１項ただし書
（量刑の事情）
１　大阪事件について
(一)　被告人は，昭和６３年ころ，Ａ組Ｂ会Ｃ会舎弟となったが，Ｃ会において，平成４年１０月，若頭補佐ＤがＡ組Ｅ組Ｆ会組員Ｇの舎弟にけん銃で撃たれて重傷を負うという事件が発生した。被告人は，この件について，何らの報復的措置も採られないまま，上部団体であるＢ会とＥ組との間で金銭的解決が図られ，報復的措置が禁止されたことに強い不満を抱きながら，前記児童福祉法違反等の罪で服役した。そして，平成６年７月に出所してＣ会に復帰するや，武闘派で鳴るＢ会Ｃ会の威信を回復するためには報復としてＧを殺害しなければならないと考え，配下のＣ会本部長Ｈらにその旨を説いていた。


(二)　被告人は，そうするうち，同年９月初めころ，Ｇが道路工事のトラブルからＣ会相談役の自宅に怒鳴り込むという事件が発生したことから，ここに大義名分ができたとして，いよいよＧを殺害することを決意し，同月中旬ころから下旬ころにかけて，大東市内のＣ会事務所あるいは被告人の居住する大阪市ｉ区内のマンションｊｋ号室において，配下のＨ，若頭補佐Ｉ，若中Ｊ，被告人の若衆Ｋ，同Ｌ，Ｂ会直参若中の若衆Ｍに対してその意向を伝え，これらの者においても異存なくこれに応じた。
(三)　被告人は，同年１０月上旬ころ，Ｍ運転の乗用車でＨと共に鳥取県米子市に赴き，同市内で兄貴分であるＡ組Ｒ組員Ｓから自動装てん式けん銃（トカレフ）１丁と適合実包１０発を代金１０万円で購入した。また，同月中旬ころ，Ｈ，Ｋ，Ｌ，Ｍと共に，乗用車で兵庫県内の山中に向かい，実行犯に指名していたＫらにけん銃の試射をさせた。その一方，Ｈらに指示して，Ｇの所在を確認するためＪやＭらに土木工事業を営むＧの自宅や工事現場等を監視させたり，Ｌに指示して現場から実行犯が逃走するための原付自転車を盗ませるなどした。このような準備を重ねた後，同年１１月１０日，Ｂ会幹部の内諾を得た上，いよいよ翌日夕方までにＧ殺害を実行することとした。
(四)　被告人は，翌１１日午後２時ころ，Ｈから大東市ａの工事現場でＧの所在を確認したとの報告を受けるや，前記けん銃に実包７発を装てんしてＫに手渡し，作業服に着替えたＫと共にＭ運転の乗用車で前記マンションｊｋ号室から現場に向かい，同日午後３時ころ，前記工事現場に近いｌ店駐車場でＨやＪらと合流した。そして，Ｊらが現場付近のマンションからＫにＧの人物の同一性を確認させた上，ＪとＬが犯行後Ｋからけん銃を受け取るため同マンション横の路地に乗用車で待機するとともに，Ｋの逃走用の前記原付自転車をエンジンをかけたままその近くに配置し，Ｍ運転の乗用車に同乗した被告人が犯行を見届けるため付近のａ郵便局前で待機する中，Ｋが前記第１の犯行に及んだ。
(五)　本件は，このような暴力団組員による報復・抗争事案であって，けん銃１丁を適合実包７発と共に携帯して不法に所持した上，至近距離からこのけん銃を被害者に向けて７回発射し，弾丸６発を胸背部等に命中させて被害者を殺害した，反社会的にして，残忍かつ冷酷な犯行であり，被害者の一命を奪ったその結果は誠に重大である。なるほど，本件の背景には，被害者の舎弟に仲間の組員がけん銃で撃たれた件があるが，被害者の関与の有無については明らかでない上，その直後に金銭的解決が図られて決着済みのことであり，また，被害者がＣ会相談役の自宅に怒鳴り込んだという件についても，もともと被害者を殺害するための口実にほかならず，動機としてしんしゃくするに足りない。
(六)　被告人と共犯者らは，けん銃と適合実包を購入して山中で試射をし，被害者の自宅や工事現場等を監視したり，実行犯が逃走するための原付自転車や実行の際に着用するための作業服やヘルメットを入手するなど，周到な準備を重ねて本件犯行に及んだ。また，本件当日の実行に際しては，実行犯のほか，犯行全体を指揮して見届ける者，実行犯からけん銃を受け取って持ち帰る者などの定められた役割をそれぞれ分担し，犯行後は，けん銃，作業服，原付自転車を大阪南港や大阪市内の河川に投棄したり，乗用車を処分するなどした上，その日のうちに実行犯のＫを鳥取県米子市在住の前記Ｓを通じて遠方にかくまうなどした。これらの点からみれば，本件殺人は，極めて強固な殺意に基づく計画的かつ組織的な犯行である。
(七)　被害者は，暴力団組員ではあっても，Ｇ建設株式会社を設立して土木工事の正業に従事し，遺族らにとっては，夫であり，父親であったものであるから，遺族らの悲しみは誠に深いが，被告人からは何らの慰謝の措置も講じられておらず，遺族らは，被告人を厳罰に処することを望んでいる。また，本件犯行は，大東市内の住宅密集地域で行われたものであり，周辺には小学校，幼稚園，老人福祉センター等の施設も存在するのであって，本件犯行がこれらの近隣住民に不安や衝撃を与えた点も軽視することができない。
２　鳥取事件について


(一)　鳥取県米子市在住のＵは，昭和５９年，友人の紹介により知り合ったＶと婚姻し，ＶがＵの両親の養子となってＵ姓を名乗り，同市内のＵの実家で新婚生活を開始した。Ｕは，昭和６１年，Ｖの転勤のため島根県内に引っ越し，その前後にＶとの間に２男をもうけたが，平成元年，長女を出産するため実家に戻った後は，Ｖが単身赴任となり，平成７年にＶが米子市内に転勤になるまで別居生活が続いた。Ｕは，平成３年ころからＶや両親の目を逃れて浮気をするようになり，平成４年から勤め始めた喫茶店のマスターら複数の男性と性交渉を継続していたが，そうするうち，平成６年夏，Ｖの実家である広島県豊田郡ｍ町に家族で帰省した折，Ｖの実母から「あんたと結婚してＶはかわいそうだ」などと責められたところ，その際，ＶがＵをかばう態度を示さなかったとして不満を募らせた。そして，その後は，Ｖとの会話もなくなって，他の男性との浮気に一層のめり込み，Ｖに対しては，その性格が優柔不断であるなどとして一方的に嫌悪感を持つようになり，次第にその嫌悪感を強めるとともに，いっそＶが死んでくれたらいいのになどと思うようになった。そして，平成７年にＶが米子市内に転勤になった後もＶとは会話もなく，寝室も別に移したが，何とか夫婦関係を修復しようとその気持ちを手紙にしたためて届けるＶには目もくれず，家庭内別居の状態が続いた。やがて，平成８年１月ころになると，Ｖが，夜中に家財道具等に当たり散らして大きな音を立てたり，「ばかやろう」「ちくしょう」などと独り言を繰り返し，子供らにも冷淡に接するようになったことから，Ｕは，Ｖのそのような態度に脅えるとともに，憎悪し，同年２月ころには，浮気を続けた自分に非があるため離婚が許されないのであれば，この状況から逃れるにはＶを殺してしまうしかないなどと考えるようになった。そして，Ｕは，かねてから暴力団と付き合いもあり，殺し屋を知っているなどと言っていた知人のＴに対し，報酬を払ってＶを殺してくれる殺し屋を探すよう依頼したところ，同年４月中旬までに，Ｔから殺し屋が見付かった旨の連絡を受け，報酬としてＶの生命保険金から４５００万円を支払うことを約束し，ＴにＶの写真を渡すなどした。
(二)　Ｔは，知人の前記Ｓに対し２０００万円の報酬でＶを殺すような殺し屋の紹介を依頼していたものであるところ，Ｓは，この依頼を受けて，平成８年５月２日ころ，Ｓの居住する米子市内のマンションにおいて，来訪した被告人に２０００万円の報酬でＶを殺害するよう依頼した。被告人は，前記のとおり大阪事件後に実行犯のＫをＳにかくまってもらった義理があったことや，当時東京に進出したものの，しのぎが少なく，常時金に困っていたことから，この依頼を承諾したが，実姉らの住む郷里における犯行であり，しかも，堅気の者を殺すということからちゅうちょしていたところ，Ｓから再三催促されたため，同月下旬ころ，依頼されたとおり，Ｖ殺害を実行することを決意した。
(三)　被告人は，配下の組員Ｋ，Ｊ，Ｑに対し，報酬としてそれぞれ５００万円程度の金を支払うことを約束した上，順次，Ｖ殺害に加わるよう指示し，Ｊに実行犯を命じて，Ｊらはこれを承諾した。そして，被告人は，同年６月８日ころ，ＫやＱと共にＶの勤務先等に下見に行った上，同月１４日ころ，Ｋ，Ｊ，Ｑに，Ｖを刃物で殺害するよう指示して，米子市に向かわせたが，ＫらがＶと接触できなかったことから，いったん大阪に戻らせた。被告人は，Ｋから刃物では実行が難しい旨聞かされるや，けん銃を使用することを指示し，同月１７日，Ｋらに再度Ｖ殺害に向かわせた。(四)　Ｋらは，同日，Ｖの勤務先を下見し，Ｖ運転の乗用車を追尾して自宅を突き止めるなどした上，翌日殺害を実行することとした。そして，翌１８日夕方，ＫとＪが作業服等に着替え，Ｑが盗んだナンバープレートを取り付け，ＪがＫから受領した回転弾倉式けん銃を上着のポケットに入れるなどして，乗用車でＶの勤務先付近に待機した。やがて，Ｖ運転の乗用車が同勤務先から出てきたことから，乗用車で追跡し，自宅に帰る様子であるとみるや，Ｖの自宅付近に先回りし，Ｑが車内に残り，ＫとＪが車外に出て，Ｊが立木の陰に身を隠すようにして待機した。そして，Ｖ運転の乗用車が近付くと，Ｋが道を尋ねるような振りをして停車させ，開いた運転席の窓越しにＶに話しかけると同時に，ＪがＫの背後からＶに近付き，ポケットに入れたけん銃を素早く取り出してＶの顔面に銃口を突き出し，前記のとおり，第２の犯行に及んだ。
(五)　本件は，このように，夫の生命保険金から報酬を支払う約束で，妻が夫を殺し屋に依頼して殺害させたという事案であり，被告人の指示を受けた暴力団組員は，けん銃１丁を適合実包５発と共に携帯して不法に所持した上，至近距離からけん銃を被害者に向けて５回発射し，弾丸４発を頭部や胸部に命中させて殺害したものであって，残忍極まりない犯行であり，被害者の一命を奪ったその結果は誠に重大である。
(六)　Ｕは，複数の男性と浮気を重ねた挙げ句，結婚生活を破綻させ，夫であり，子供らの父親である被害者を殺害させたものであって，誠に身勝手というほかない犯行である。Ｓを通じて被害者の殺害を依頼された被告人は，Ｓに対する義理や２０００万円の報酬目当てにこれを引き受け，配下の組員に実行犯，現場指揮者，運転手をそれぞれ指示し，現場付近等の下見をし，けん銃を用意して，組織的かつ計画的にこれを実行したものである。そして，被告人の指示を受けたＫらは，被害者の勤務先や自宅周辺を下見し，被害者運転の乗用車を尾行してその行動を確認するなどの準備を重ねた上，犯行当日，被害者運転の乗用車を追尾した後，本件現場に先回りし，Ｑが犯行後直ちに逃走するため乗用車内に待機する中，Ｋが被害者に道を尋ねる振りをして被害者運転の乗用車を停車させ，Ｊがけん銃を５回発射して弾丸４発を被害者に命中させて殺害したものであって，強固な殺意に基づく計画的犯行である。


平成１７年（ネ）第１００６９号　特許権侵害差止等請求控訴事件
平成１７年６月２１日口頭弁論終結
（原審・東京地方裁判所平成１６年（ワ）第１１２８９号，平成１７年３月１０日判決）
判　　　　決
控訴人（原告）　Ｘ
控訴人（原告）　株式会社日本省開削協会
控訴人（原告）ら訴訟代理人弁護士　松本直樹，松本ゆう子
被控訴人（被告）　株式会社トプコン
訴訟代理人弁護士　熊倉禎男，田中伸一郎，外村玲子，佐竹勝一
主　　　　文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第１　控訴人らの求めた裁判
１　原判決を取り消す。
２　被控訴人は，原判決の別紙「物件目録」記載の装置を製造し，又は販売してはならない。
３　被控訴人は，その本店・営業所及び工場に存する前項記載の物件を廃棄せよ。
４　被控訴人は，控訴人Ｘに対し，１６６８万円及びこれに対する平成１６年１月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。５　被控訴人は，控訴人株式会社日本省開削協会に対し，４３２万円及びこれに対する平成１６年１月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。６　上記第２項，第４項及び第５項につき仮執行宣言。
第２　事案の概要
本判決においては，原判決と同様の意味において又はこれに準じて，「控訴人Ｘ」，「控訴人会社」，「本件特許発明１」，「本件特許発明３」，「本件各特許発明」，「本件特許権」，「本件明細書」，「本件公報」，「構成要件Ａ」（同様にＢないしＤ），「被控訴人装置」，「省開削工法」，「乙１４の２の発明」，「乙１７の発明」，「本件展示会」との略称を用いる。１　本件は，本件特許権について特許権者として登録されている控訴人Ｘ及び同人から専用実施権の設定登録を受けた控訴人会社が，被控訴人の製造販売する被控訴人装置が本件各特許発明（本件特許発明１及び３）の技術的範囲に属すると主張して，控訴人会社から被控訴人に対し，特許法１００条に基づく被控訴人装置の製造販売の差止めを求めるとともに，同法１０２条３項に基づく損害賠償として４３２万円の支払い（専用実施権設定登録後のもの）を求め，控訴人Ｘから被控訴人に対し，同法６５条１項に基づく補償金及び同法１０２条３項に基づく損害賠償として１６６８万円の支払い（専用実施権設定登録前のもの）を求めた事案である。原判決は，(1)本件各特許発明は，控訴人Ｘによる冒認出願により特許されたものであるから，特許法１２３条１項６号の無効理由を有することが明らかであり，また，(2-1)本件特許発明１は，(a)乙１４の２の発明に乙１０の１ないし３（以下単に「乙１０」という。）及び乙１１の構成を組み合わせることにより，あるいは(b)乙１４の２の発明に本件展示会に展示されて公知となった被控訴人装置の試作品の構成を組み合わせることにより，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，進歩性欠如の無効理由を有することが明らかであり，(2-2)本件特許発明３は，上記(2-1)(a)(b)の事項に加え，乙１７の発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，進歩性欠如の無効理由を有することが明らかであって，控訴人らの本訴請求は，権利の濫用に当たり許されないとして，これらをいずれも棄却した。
当事者の主張は，後記のとおり当審における当事者の主張を付加するほかは，原判決の「事実及び理由」中の「第２　事案の概要等」及び「第３　争点に関する当事者の主張」のとおりであるから，これを引用する。ただし，原判決中，７頁１１～１２行目に「本件各特許発明」とあるのを「本件特許発明１」と訂正する。
２　当審における控訴人らの主張（控訴理由）の要点
(1)　冒認出願について
本件特許発明１は，クレームに記されているとおり，分割などの仕組みによって実際の工事に役立つ測定器を提供することを内容とするものであり，レーザ機構などの細部を問題とするものではない。
原判決は，控訴人Ｘが伝えたのは「要望」にすぎないというが，誤りである。原判決でも，控訴人Ｘが，小型マンホール対応のための「小型化」と表示パネル「分離」などを提案したとしているが，これらが本件特許発明１の内容そのものである。原判決は，これを「要望」というが，達成されるべき結果（小口径マンホールの工事に好適な測定器）だけを要望として伝えたものではない。そのための構成を教示したものであり，本件特許発明１の内容を伝えている。原判決は，本件特許発明１の「本質」を認定しているが，これは，控訴人Ｘの伝えたことと同じである。本件の経過からしても，下水道工事用レーザについて相当の販売実績をもち省開削工法の特許を有するなど，工事の実際について相当通じている控訴人Ｘが，現場での使い方に即した商品開発ができていなかった被控訴人に対して，本件特許発明１を教示したことは明らかである。発明者は，控訴人Ｘである。また，本件特許発明３の発明者も控訴人Ｘである。
(2)　本件各特許発明の進歩性について
(2-1)　本件特許発明１について
(a)　乙１４の２の発明に乙１０及び乙１１の構成を組み合わせることについて原判決は，上記を組み合わせることで容易に発明をすることができたと判断したが，誤りである。
(a-1)　本件特許発明１の装置は，クレームのとおり「レーザ照射機構から少なくともレーザ照射部を分離」したものである。省開削工法のレーザ測定器として使う以上は，レーザ照射部を地下に設置することが前提となる。その上での「分離」であるから，レーザ照射部を分離した残りの本体で操作できるものを意味している。(a-2)　これと乙１０や乙１１とは，基本的に違う。乙１０で開示されているのは，いくつかのスイッチが用意されているだけのリモコンが，地下に置かれた「本体」から分離され，地上に置かれているにすぎず，装置の状態を示す表示器などは，依然，地下に置かれた「本体」に付いているために，地上から操作することができない従来型の装置にすぎないからである。乙１１にいたっては，単に電池が分離しているだけであり，照射部・操作部・表示部は，すべて一体になったままであって，本件特許発明１とは全く別物である。


(a-3)　それでも，「少なくとも」であるから，操作に必要な部分（スイッチ類や表示類）をも照射部側にすることもこの「分離」に該当し得るとの議論もあるかもしれないが，曲解である。地下に置く照射部などを「分離」する趣旨なのであり，そこに操作のための部分までも持っていくことには全く意味がない。「少なくとも」といっているのは，そうした趣旨ではなく，“地下でのレーザ照射のために必要なものを分離する”という意味であるのは自明である。(a-4)　このように乙１０や乙１１と本件クレームとの間には明確な相違があり，しかも，この相違に伴って，本件特許発明１には大きな利点がある。本件明細書に開示されているように，小口径マンホールの工事の際に役に立つわけであるが，これは，照射部を地下に置いたまま縦管（小口径マンホール）を完成させてしまい，その後も地上から操作をして，地下にある照射部によるレーザ照射を使って，管敷設の工事を進めるという使い方をするものである。
乙１０や乙１１では，このような使い方はできない。それでも，レーザ測定器として，それも小口径マンホール工事の場合に使うこと自体は可能である。しかし，縦管を完成させてしまうと，小口径マンホールであるがために人が降りていくことができないから，地下のレーザ測定器を操作できずに困ってしまうことになる。縦管を先に完成できることには，大きな利点がある。
(a-5)　原判決は，「仮に操作部，表示器を別途設けることが本件特許発明１の構成であるとしても，当業者が容易に発明することができたものであることに変わりはない」としているが，不適切である。現に，乙１０や乙１１のようなものしかなかったのであり，このことは，上記のような工事の仕方のできる装置として大きな意義があるのに，考えついていなかったことを示しており，進歩性があることを実証している。
本件特許発明１は，分離して地上から操作できるようにすることで小口径マンホールの工事を特に効率的にするというところ自体を内容とするものである。(a-6)　控訴人Ｘは，本件各特許発明の構成要件Ｂについて，下線部分を付加して，次のように訂正する用意がある。
「レーザ照射機構から少なくともレーザ照射部を分離して小口径マンホールを通過する大きさとして，この分離したレーザ照射部のみを小口径マンホールを介して敷設パイプ類内に設置可能としかつこれと分離された機構本体側で遠隔制御が可能
としたことを特徴とする」
(b)　乙１４の２の発明に本件展示会に展示された被控訴人装置の試作品の構成を
組み合わせることについて
(b-1)　原判決は，本件展示会に展示されたことにつき，意に反する公知としての特許法３０条２項の適用を認めなかったが，誤りである。本件展示会に展示された被控訴人装置の試作品の構成は，展示が控訴人Ｘの意に反してなされたものであるから，先行技術とされるべきでない。
(b-2)　原判決は，特許法３０条２項が例外規定であるというが，それが事実としても，法の規定である以上は，基本的にその規定のとおりに適用が認められるのが当然である。同条では「意に反して」が要件とされているのであるから，現に意に反しているなら，それでこの要件は充足しているのである。同条の文言は，特許を受ける権利を有する者の「秘密管理」の程度などを何ら問題としていない。また，同条の適用を認めなければ，本来，特許を受ける権利を有する発明者が，特許を得られなくなるのであって，実質的にも不合理である。個人的な発明家にとっては，守秘義務契約を締結した上でだけ開示することは，現実的ではない。相手方に発明の内容を示さなければ，契約を締結するだけの意義があることを理解してくれない。事前に守秘義務契約を結ぶのは極めて難しい。そうなると，出願するまでは事業化のための協議を避けることになり，発明の成果を速やかに役立てることができないのであって，特許制度の趣旨に反する。(b-3)　本件においては，展示会での展示は，控訴人Ｘの意に反したものである。控訴人Ｘは，特段の守秘義務契約を締結することなく被控訴人に本件各特許発明を教えたが，それで直ちに被控訴人がそれを公知にすることはないと考えていた。本件では，実際に商品化されるよりも随分と前に展示会に展示されてしまったが，これは営業戦略として不合理であり，かなり異常な事態である。控訴人Ｘとしては，平成１０年７月に展示されるなどとは全く考えていなかった。
(2-2)　本件特許発明３について
本件特許発明３についても進歩性があるというべきである。
３　当審における被控訴人の主張の要点
(1)　冒認出願について
被控訴人が，控訴人Ｘから，従来のパイプレーザに関する改良要望を受けたことは事実であるが，具体的な構成を有する本件各特許発明は，被控訴人の従業員がその技術，知識及び経験に基づき発明したものである。被控訴人は，この改良要望を参考に，被控訴人装置の開発をスタートさせ，被控訴人の従業員が，その構成に想到し，被控訴人において，具体的な製品として技術化したものであり，その過程において，本件各特許発明がなされたのであるから，その発明者が被控訴人の従業員であることは明らかである。
(2)　本件各特許発明の進歩性について
(2-1)　本件特許発明１について
(a)　乙１４の２の発明に乙１０及び乙１１の構成を組み合わせることについて(a-1)　乙１４の２の特許請求の範囲には，本件特許発明１の構成要件Ａが記載されている。
乙１０には，本件特許発明１の構成要件Ｃを充足する上下水道埋設工事用レーザ装置が記載され，当該レーザ装置は，電源部及びリモートコントロール部と，レーザ照射部を含む部分とが分離されていること，レーザ照射部を含む部分は，小型マンホールや小型パイプの中に設置することができることが記載されている。なお，小型パイプの場合は，直径150㎜の小さなパイプの中でも使用でき，小型マンホールの場合は，直径225㎜のマンホールの中にも設置することができることが写真入りで説明されていることから，本件特許発明１の構成要件Ｂ「小口径マンホールを通過する大きさとして，この分離したレーザ照射部のみを小口径マンホールを介して敷設パイプ類内に設置可能としたこと」及び構成要件Ｃが公知であったことは明らかである。
乙１１は，構成要件Ｃを充足する上下水道埋設工事用レーザ装置のパンフレットであり，これには，「小さいことは利点です。グレードライト2000は，動力パックが外せるので，異常に狭い逆アーチ状のものにも入れることができる。」との記載がある。


本件特許発明１は，乙１４の２の発明に，乙１０，乙１１を組み合わせることによって，当業者が容易に想到することができたものである。(a-2)　控訴人らの主張は，本件特許発明１の構成要件について，特許請求の範囲の記載に基づかず，本件明細書のいずれの記載にも基づかない解釈をするものであり，全く理由がない。すなわち，構成要件Ｂの「レーザ照射機構から少なくともレーザ照射部を分離して」との構成は，要するにレーザ光を照射できる部分を含む部分が敷設パイプ内に設置可能となっていれば足り，その他の部分のいずれかが地上にあれば，どれが地上にあるか地下にあるかは，要件としないものであり，ましてや操作部，表示器の構成や設置位置など何も限定していない。乙１０のレーザ装置は，外部から電源を得る形で電源部が分離されているのであって，リモコンのみが分離されているのではないが，いずれにしろ，レーザ光を照射する部分を含む部分が分離され，敷設パイプ内に設置可能となっていることから，本件特許発明１の構成要件Ｂを充たすことは明らかである。また，乙１１のレーザ装置も，同様にレーザ光を照射する部分を含む部分が分離され，敷設パイプ内に設置可能となっていることから，本件特許発明１の構成要件Ｂを充たすことは明らかである。
(a-3)　控訴人らは，本件特許発明１では，照射部を地下に置いたまま縦管（小口径マンホール）を完成させ，その後も地上から操作をして，地下にある照射部によるレーザ照射を使って，管敷設の工事を進めるという使い方が可能である点で，乙１０や乙１１と異なると主張するが，本件特許発明１の構成要件について，特許請求の範囲の記載や本件明細書の記載のいずれにも基づかない解釈をするものであり，全く理由がない。
(b)　乙１４の２の発明に本件展示会に展示された被控訴人装置の試作品の構成を
組み合わせることについて
(b-1)　平成１０年７月２８日，本件展示会において，被控訴人は，その製品を展示しており，展示されていた製品は，被控訴人の従来製品である「ＴＰ－Ｌ３」シリーズにおいて，レーザ照射部と電池部及び操作部が分離された構造のものであり，分離されたレーザ照射部が小口径のパイプに設置された状態が展示されていることから，本件特許発明１の構成要件Ｂ及びＣの構成は公知であったことは明らかである。
本件特許発明１は，乙１４の２の発明に，本件展示会に展示されて公知となっていた被控訴人装置の試作品を組み合わせることによって，当業者が容易に想到することができたものである。
(b-2)　本件展示会における公開は，控訴人Ｘの意に反するものではない。特許法３０条２項について，公表の事実が発明者の不利な結果となった場合において，そのような結果を発明者が望んでいなかったとしても，そのことだけから当該公表が常に「意に反して」に当たるということはできず，発明者が自らの行為によって公表しなくても，発明の内容が公知となることが予想される状況にあることを知りながら，それを放置したときは，客観的にその発明者には発明を秘密にしようという意は認められず，公表されても「意に反して」の公表とは認められないと解すべきである。
控訴人Ｘは，パイプレーザのメーカーである被控訴人と打合せを持ち，そこで製品の改良要望をしたものであり，被控訴人が控訴人Ｘの要望にかなう商品を開発して販売することを望んでいたはずであるから，本件展示会において被控訴人装置の試作品を展示したことは，むしろ控訴人Ｘの意に沿ったものであり，「意に反して」なされたものとはいえない。また，控訴人Ｘは，被控訴人装置は開発当初から商品化する可能性があり，試作品が作成される見通しまで知っていたのであるから，公開することを認めていなかったのであれば，秘密保持契約を締結するか，少なくとも秘密保持の要求をすべきであったのに，何らこれらをしないで放置していたことからしても，「意に反して」なされたものとはいえない。さらに，控訴人Ｘは，秘密保持契約を締結することは充分可能であった。
(2-2)　本件特許発明３について
本件特許発明３については，乙１７に本件特許発明３の構成要件Ｄが開示されていることは明らかである。よって，進歩性を欠くとした原判決は正当である。
第３　当裁判所の判断
１　本件特許発明１及び３に係る特許は，特許無効審判により無効にされるべきものと認められ，控訴人らは，被控訴人に対し，本訴請求に係る権利を行使することができないものというべきであるから，当裁判所も，控訴人らの本訴請求はいずれも理由がなく，これを棄却すべきものと判断する。その理由は，以下のとおりである。なお，本件各特許発明の内容及び本件特許権の出願経過については，原判決の１７頁１５行目から２４頁１行目までの記載を引用する。
２　本件特許発明１の進歩性について
本件特許発明１が，乙１４の２の発明，乙１０及び乙１１に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるか否かについて検討する。
(1)　本件特許発明１の特許請求の範囲の記載を構成要件ＡないしＣとして分説すると次のとおりである（上記原判決引用部分にも記載があるが，再掲する。）。「路面に敷設パイプ類１本の長さに応じた距離を開削機械によって開削し，この開削部分に敷設パイプ類１本の長さ分の土留をして敷設パイプ類を敷設し，勾配等を敷設パイプ類に沿って設置したレーザ照射機構によって照射しながら開削作業を行ない，かつ上記開削機械で開削部分を埋め戻す工程を順次繰り返すようにしたレーザ開削工法に使用する土木工事用レーザ測定器であり，」（構成要件Ａ）「レーザ照射機構から少なくともレーザ照射部を分離して小口径マンホールを通過する大きさとして，この分離したレーザ照射部のみを小口径マンホールを介して敷設パイプ類内に設置可能としたことを特徴とする」（構成要件Ｂ）「土木工事用レーザ測定器。」（構成要件Ｃ）
(2)　乙１４の２（特公平８－２３１４１号公報）の特許請求の範囲の記載は，次のとおりである。
「路面（１）に敷設パイプ（３）類１本の長さに応じた距離を開削機械によって開削し，この開削部分にパイプ（３）類１本の長さ分の土留をしてパイプ（３）類を敷設し，勾配をパイプ（３）類の内部に設置したレーザ測定器（９）によって測定するとともに，測定用のレーザ光で開削部分を照しながら開削作業を行ない，かつ上記開削機械で開削部分を埋め戻す工程を順次繰り返すようにしたことを特徴とする路面開削工法。」


上記記載自体は，路面開削工法に関するものではあるが，乙１４の２の明細書の記載にも照らせば，乙１４の２には，「路面に敷設パイプ類１本の長さに応じた距離を開削機械によって開削し，この開削部分にパイプ類１本の長さ分の土留をしてパイプ類を敷設し，勾配をパイプ類の内部に設置したレーザ測定器によって測定するとともに，測定用のレーザ光で開削部分を照しながら開削作業を行ない，かつ上記開削機械で開削部分を埋め戻す工程を順次繰り返すようにしたことを特徴とする路面開削工法に使用する土木工事用レーザ測定器。」が記載されているものと理解し得る（以下，このような意味において「乙１４の２の発明」という。）。そして，若干の表現の差異はあるが，乙１４の２に開示された「土木工事用レーザ測定器」と構成要件Ａの「土木工事用レーザ測定器」とは，そこに記載された限度において，同一のものといえる（甲１及び乙１４の２のほか，控訴人Ｘの審査段階における意見書である乙２０にも照らせば，本件特許発明１は乙１４の２の発明の改良発明であり，控訴人らも，構成要件Ａの限度では両者が同一と理解することについては，積極的に争うものではない。そして，本件明細書の段落【0008】においては，乙１４の２の発明として，上記の乙１４の２の特許請求の範囲の記載を引用するのではなく，本件特許発明１の構成要件Ａと一言一句同じ記載をして，これが乙１４の２の発明であると記載している。）。
(3)　以上をふまえて，本件特許発明１と乙１４の２の発明（土木工事用レーザ測定器）とを対比すると，両者は，構成要件Ａ及びＣの点で一致するが，本件特許発明１が，土木工事用レーザ測定器につき，「レーザ照射機構から少なくともレーザ照射部を分離して小口径マンホールを通過する大きさとして，この分離したレーザ照射部のみを小口径マンホールを介して敷設パイプ類内に設置可能としたことを特徴とする」という構成（構成要件Ｂ）を有するのに対し，乙１４の２の発明は，土木工事用レーザ測定器について，そのような構成を有しない点で相違する。(4)　そこで，上記相違点（構成要件Ｂの点）について検討する。(4-1)　乙１０（平成元年９月ジオジメーター株式会社作成に係る「ＡＭＡ　ＳＬＰ－８６パイプレイヤー」のパンフレット）には，「ＡＭＡ　ＳＬＰ－８６パイプレイヤー」が，上下水道管埋設工事用レーザ装置（シールド工法）であり，当該レーザ装置は，電源部及びリモートコントロール部と，レーザ照射部を含む部分とが分離されていること，レーザ照射部を含む部分は，小型マンホールの場合，直径225mmのマンホールの中にも設置することができること，小型パイプの場合，直径150㎜の小さなパイプの中でも使用することができることが記載されている。そして，乙１０には，上記パイプレイヤーが直径225mmの小型マンホール内に設置された写真のほか，直径150㎜小型パイプ内に設置された写真が掲載されている。また，乙１１（平成７年ＡＧＬCorporation作成に係る上下水道埋設工事用レーザ装置「GradeLight2000」のパンフレット）には，「グレードライト2000は…モジュール構成で設計されています。搭載電源パックは，…何時でも付け外しできます。」，「小さいことは利点です。グレードライト2000は，動力パックが外せるので，異常に狭い逆アーチ状のものにも入れることができます。」，「調節可能な脚は，200mmから300mmのパイプの中に中心線をセットします。脚を取れば150mmになります。」と記載され，その３頁左上の写真及びその説明書において，左右の２つの操作ボタンを有するリモートコントローラがあることが示されている。(4-2)　ここで，相違点についての判断の前提として，本件で争われた点を中心に本件特許発明１の要旨を認定しておく。
要旨認定は，特段の事情のない限り，特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであるところ（最高裁平成３年３月８日第二小法廷判決・民集４５巻３号１２３頁），本件特許発明１の特許請求の範囲の記載は，極めて包括的で「土木工事用レーザ測定器」の構成として想定し得る多くの要素のほとんどについて何らの限定もされていないものである。
すなわち，構成要件Ａは，開削方法によって「土木工事用レーザ測定器」を限定するものであり，構成要件Ｃは，「土木工事用レーザ測定器」というにすぎない。そこで，構成要件Ｂが「土木工事用レーザ測定器」の構成を規定するものであるが，「レーザ照射機構から少なくともレーザ照射部を分離」すること，分離した結果，「小口径マンホールを通過する大きさ」とすること，「この分離したレーザ照射部のみを小口径マンホールを介して敷設パイプ類内に設置可能」とすることが規定されているにすぎない。


したがって，①「レーザ照射機構から分離されるもの」については，「レーザ照射部」が特定されているのみで，「少なくとも」ということから，他の機器をも分離することができるものの，どの機器を分離し，どの機器を分離しないのかについては，全く限定がないことが明らかである，②「レーザ照射部等が分離された後に残ったレーザ照射機構が具体的にどのような構成であるのか」については全く限定がない（前記①の裏返しでもある。），③「レーザ照射部を操作する方法及び操作機器の構成」については，どこに設けられたどのような構成の機器によってどのように操作されるのかなど，全く限定がないことが明らかである，④「分離後のレーザ照射機構がどこに設置されるのか」について明記されていないが，分離されたレーザ照射部が小口径マンホールを介して敷設パイプ類内に設置されることからして，一応，マンホールの外である地上にあると理解し得る（被控訴人もこの点は明示的に争うものではない。もっとも，構成要件Ａでは，「レーザ照射機構」は，「地下の敷設パイプ類に沿って設置」されると規定されており，構成要件Ｂでは，この「レーザ照射機構」からレーザ照射部等を分離するとしか規定されおらず，分離後の「レーザ照射機構」の位置について改めて規定しないのであるから，文理上は，「地下の敷設パイプ類に沿って設置」されたままであるとの帰結となる。特許請求の範囲の記載の仕方が不適切であるというべきである。），⑤「レーザ照射部の大きさ」は，「小口径マンホールを通過する大きさ」と規定されているが，この点については，一義的に明確でないので，発明の詳細な説明を参酌すると，「小口径マンホールとは，人が入り込めないマンホールや汚水枡等を意味する」との定義がされている（段落【0019】）ものの，なお曖昧さが残っている，⑥「レーザ照射部が入れられるとされる敷設パイプ類の大きさ」も具体的な限定がない，ということが認められる。
なお，上記①～③，⑥の点は，特段の限定がないという意味において，④はそのように理解し得るという意味において，特許請求の範囲の記載自体は一義的かつ明確に理解し得るものであり，解釈に矛盾も生じない。よって，これらの点を理解するについて，発明の詳細な説明の記載を参酌することが許される場合には該当しないものというべきである（前記最高裁判決参照）。
(4-3)　以上検討したところを前提として相違点について検討するに，詳細な仕様が開示されている上記乙１０の上下水道管埋設工事用レーザ装置は，平成元年９月には公知のものとなっていたものであり，当該レーザ装置は，電源部及びリモートコントロール部とレーザ照射部を含む部分とが分離され，レーザ照射部を含む部分は，直径225mmの小型マンホールの中にも設置することができ，直径150㎜の小型パイプの中にも設置して使用できるものである。
そうすると，この装置は，「レーザ照射機構から少なくともレーザ照射部を分離して小口径マンホールを通過する大きさとして，この分離したレーザ照射部のみを小口径マンホールを介して敷設パイプ類内に設置可能としたことを特徴とする」という構成（構成要件Ｂ）を有することが明らかである（前記⑤の点に照らせば，「直径225mmの小型マンホール」が「人が入り込めないマンホールや汚水桝等」に含まれることは明らかである。また，前記①，②の点に照らせば，レーザ照射部等を分離した残りが電源部及びリモートコントロール部であるとの構成も，上記構成要件Ｂに該当するものである。）。
また，上記乙１１の上下水道埋設工事用レーザ装置は，平成７年には公知のものとなっていたものであり，電源パック部及びリモートコントロール部とレーザ照射部を含む部分とが分離され，直径150mmのパイプ内にも設置可能なものであるから，これらのことからして，相違点に係る構成を有するものと認められる。以上によれば，乙１４の２の発明における土木工事用レーザ測定器に，乙１０又は乙１１に記載された事項を適用することにより，本件特許発明１の構成のようにすることは，当業者が容易になし得たことである。そして，これらの発明の属する分野が共通し，後記のとおり，レーザ測定器の小型化という技術課題及び装置の一部を分離するという課題解決方法が広く知られていた状況にもあること（乙１の１ないし４）にかんがみれば，上記の適用は，容易であるというべきである。したがって，本件特許発明１は，乙１４の２の発明，乙１０及び乙１１に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであって，本件特許発明１に係る特許は，特許無効審判により無効にされるべきものというべきである。
(5)　補足説明の意味を含め，控訴人らの主張について検討しておく。(5-1)　控訴人らは，「構成要件Ｂの「分離」は，レーザ照射部を分離した残りの本体で操作できるものを意味している。」，「装置の状態を示す表示器などが地下に置かれ，地上から操作することができないもの（乙１０）は，従来型の装置にすぎず，本件特許発明１とは異なる。」，「照射部・操作部・表示部がすべて一体になったままのもの（乙１１）は，本件特許発明１とは全く別物である。」，「「少なくとも」といっているのは，操作に必要な部分（スイッチ類や表示類）をも照射部側にすることも「分離」に該当し得るという趣旨ではなく，“地下でのレーザ照射のために必要なものを分離する”という意味であるのは自明である。」，「本件特許発明１は，照射部を地下に置いたまま縦管（小口径マンホール）を完成させてしまい，その後も地上から操作をして，地下にある照射部によるレーザ照射を使って，管敷設の工事を進めるという使い方をするものであり，乙１０や乙１１では，縦管を完成させてしまうと，人が降りていくことができないから，地下のレーザ測定器を操作できずに困ってしまうことになるのであって，本件特許発明１のように縦管を先に完成できることには，大きな利点がある。」などと，前記第２，２(2)(2-1)(a)のように主張する。
(5-2)　前記(4)(4-2)で検討したところから明らかなように，上記控訴人らの主張は，特許請求の範囲の記載に基づかず，その主張の前提とする本件特許発明１についての要旨認定自体が失当であって，採用し得ないものであるというほかない。(5-3)　そこで，以下においては，念のため控訴人らの主張に沿って検討しても，前判示の結論が変わらないことを説明する。


(a)　前記①②の各点にもかかわらず，本件特許発明１の構成が，レーザ照射部を操作する機器が分離されることなく，分離後のレーザ照射機構に残され，そのレーザ照射機構が地上に置かれて，地上から照射部を操作するものであると仮定しても，以下のとおり，控訴人らの主張は，採用することができない。控訴人らの主張は，操作のためには，少なくとも「スイッチ類と装置の状態を示す表示類（表示部）」が必要であって，これらが地上になければ，地上から操作することができない，との前提に立っていることが明らかである。ところが，本件特許発明１に係る特許請求の範囲の記載には，「操作部」や「表示部」に関しては，何らの記載も存在しない（唯一，操作について明記されている請求項２でさえ，「有線もしくは無線で遠隔操作」との記載があるのみである。）。そして，技術的にみてスイッチ類は操作に不可欠であるとしても，「表示部」がなければ操作することができないことを示す証拠はなく，たとえ装置の状態を知る必要があるとしても，ディスプレイのような「表示部」の目視のほかに，例えば，装置の状態に応じて種々の音を発するようにして把握することも，当業者としては慣用技術の範囲に属するものと考えられるのであり（乙１５の引用文献中にも例がある。），当業者が，本件特許発明１の特許請求の範囲の記載から，当然に「表示部」が設けられるものと認識するとはいえない。ここで，発明の詳細な説明を参酌するとしても，発明の詳細な説明においてでさえ，「操作部」や「表示部」の言葉すら出てこない。そして，「分離」に関してみると，一実施例の記載にすぎないが，「【0030】上記レーザ照射機構105には，ＣＰＵ等を含むレーザ照射部112のための各種の制御機器類，遠隔制御のための機器類，またエアバッグ113によるレーザ照射部112の角度調整のための，コンプレッサやエアシリンダその他の制御機器類が内蔵されている。」とされているものの，「【0031】またレーザ照射部112は，レーザ発光源ランプとレーザ照射ヘッドとを内蔵しただけのコンパクトな構造とすることができるが，マンホール106から取り出せる大きさの範囲内でレーザ照射部112の制御機器類の一部やエアバッグ113の制御機器類あるいはその一部を内蔵させることもできる。」とされている。これによれば，マンホール106から取り出せる大きさの範囲内との条件付きではあるが，「遠隔制御のための機器類」以外のものは，すべて分離してレーザ照射部112に内蔵される可能性があることになる（ＣＰＵでさえレーザ照射部側となり得る。レーザ照射部112の制御機器類で分離されるのは一部であるが，一部の内容については限定がない。）。ここで，「遠隔制御のための機器類」とは「リモートコントロールのための機器類」と同義と解されるが，性質上必ず「表示部」を有するものではないし，発明の詳細な説明においても「表示部」を有するとの記載はない。なお，地上からの遠隔操作ができるようにしたこととその作用効果が記載された部分があるが（段落【0019】【0035】【0037】等。なお，「遠隔制御」は請求項２に規定されているものである。），ここでも，レーザ照射部を操作する機器がどのような構成をしており，どのように操作するのか，装置の状態を確認する方法として，表示部を有する構成とするのかなどについて，全く記載がない。
結局は，前記③のように認定せざるを得ないのであって，本件特許発明１の「レーザ照射部の操作用の機器」は，何らかの構成によって照射部が操作できるような機器であれば足りるものと解される。


したがって，乙１０，１１に記載されたリモートコントロール部（リモートコントローラ）は，レーザ照射部を操作する機器に該当し，前判示のとおり，構成要件Ｂを充足するのである。なお，本件特許発明１では，縦管を先に完成できること及びそれが大きな利点であることについては，発明の詳細な説明にさえ明記されているわけではないし，上記のように，本件特許発明１の構成に容易に想到し得る当業者にとっては，予測し得る範囲内の作用効果にすぎないというべきである。(b)　さらに，前記①②及び③の各点にもかかわらず，控訴人らが主張するように，本件特許発明１における，レーザ照射部等を分離した後の「レーザ照射機構」が，照射部の状態を示す「表示部」を具備し，かつ，「照射部の動作のすべてを操作し得る」スイッチ類等の操作機器を備えたものである場合を想定してみる。検討するに，乙１の１ないし４（平成３年２月１５日環境公害新聞社発行「月刊下水道」）には，各社の下水道管工事用のレーザ測定器が掲載されており，レーザ照射部とリモートコントロール部が分離されたもの（６０～６１頁，７０～７１頁，乙１の３最終頁）や，直径150mmまでの小型パイプ内に設置し得るもの（５５頁，５８頁，６０～６１頁，６３頁，６８頁，６９～７１頁，「桃－３」，乙１の３最終頁）が掲載され，双方の要素を兼ね備えたものも存在する。そして，乙１の２の５７頁には，下水道普及率の高い欧米では1970年代の初頭に既に下水管工事でのレーザの利用が始まり，今日ではほとんどの工事がパイプレーザの使用を義務づけているといわれていることが記載された上，上記のとおり，150mmの小口径管内にレーザ装置を設置する使用方法が紹介されている。これによれば，パイプレーザの使用は，欧米では昭和４０年代から始まっており，遅くとも平成３年２月１５日までには，我が国においても，下水道管工事用のレーザ測定器であって，直径150mmの小型（小口径）の下水管に対応して，その管の中にレーザ照射部を含む装置を設置して使用するように，小型化されたレーザ測定器が多くの会社から販売されており，その中には，レーザ照射部とこれを操作するリモートコントロール部とを分離している装置も存在し，これらの要素を併せ持つ下水道管工事用のレーザ測定器は，既に，周知のものとなっていたことが認められる。この事実は，当時既に，直径150mmの小型（小口径）の下水管内にも設置できるほどのレーザ測定器の小型化の課題が周知となっており，装置の一部を分離する方法による課題解決も一般に行われていたことをうかがわせるものである。そして，ある機器の作動状態等をモニターするために表示部を設けること自体は通常行われることと認められる。そして，前判示のとおり，乙１０，乙１１においては，レーザ照射機構のうち，電源部や動力パックのような部分とレーザ照射部を含む部分とに分離することにより，レーザ照射部を含む部分を小型化し，小型（小口径）マンホールを通過し，小型パイプ内にも設置し得るものとすることが記載されていること，さらに，リモートコントロール部（リモートコントローラ）という照射部を操作する機器を，レーザ照射部を含む部分とは別に設けて，遠隔操作することも記載されている。以上の諸事情にかんがみれば，乙１４の２の発明におけるレーザ測定器において，レーザ照射機構から少なくともレーザ照射部を分離し，分離したレーザ照射部を構成要件Ｂのような構成とすることは，当業者が容易に想到し得たものといえ，その際，分離後の「レーザ照射機構」に対し，レーザ照射部を操作するための機能をどの程度もたせるかは，当業者において必要に応じて検討するのは当然のことであって，照射部の状態を示す表示部を具備し，かつ，照射部の動作のすべてを操作し得るスイッチ類等の操作機器を備えたものとすることも，当業者が容易に想到し得たものといえる。よって，上記のような場合を想定したとしても，本件特許発明１は，乙１４の２の発明，乙１０及び乙１１に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものということができる。
(6)　訂正について
控訴人Ｘは，本件各特許発明の構成要件Ｂについて，下線部分を付加して，「レーザ照射機構から少なくともレーザ照射部を分離して小口径マンホールを通過する大きさとして，この分離したレーザ照射部のみを小口径マンホールを介して敷設パイプ類内に設置可能としかつこれと分離された機構本体側で遠隔制御が可能としたことを特徴とする」と訂正する用意があると主張する。検討するに，控訴人らは，上記訂正がされた後の本件特許発明１の構成との対比において，被控訴人装置がこれを侵害するものであることについては，具体的に主張するものではなく（上記訂正後のものは請求項２と酷似するが，本訴では，請求項２の発明に係る特許権侵害は主張されていない。），主張自体が不十分であるというべきである。しかし，その点はおいて，上記訂正後の発明の容易想到性について検討する。
上記訂正により付加された構成については，上記のような訂正がなくとも，本件特許発明１の解釈として，地上に置かれた装置から照射部を（遠隔）操作することを理解し得ると仮定した上で検討し，既に判示したところである。すなわち，特許請求の範囲を上記のように訂正したとしても，操作用の機器の具体的構成については限定はなく，何らかの構成によって照射部が操作できれば足りるものと解すべきであることは前判示のとおりである（控訴人らが主張するように，操作のためにはスイッチ類と装置の状態を示す表示類（表示部）が必要で，これらが地上になければ，地上から操作することができないとの前提自体が採用し得ないことも前判示のとおりである。）。そして，乙１０に記載されたリモートコントロール部は，前判示のことからすれば，照射部側とは分離されており，これによって遠隔制御が可能であるといえるのであって（乙１１も同様），訂正後の発明も当業者が容易に発明をすることができたものというべきである（前記乙１の１ないし４の記載にも照らせば，上記遠隔制御の点は，周知技術であるとさえいえる。）。なお，上記訂正では「遠隔制御」とされており，本件明細書には，その表現があるが（段落【0035】【0037】），その記載ぶりからして，請求項２に対応する説明であると解されるところ，請求項２では，「遠隔操作」とされ，課題を解決するための手段でも「遠隔操作」とされているのであるから（段落【0019】），両者は，同じ意味で使用されていると解するのが相当である。したがって，「遠隔制御」とされているからといって，前記の判示を変更すべき理由はない。また，仮に，「制御」ということから，控訴人らのいう「装置の状態を示す表示類（表示部）」を含ませようとするのであれば，その訂正は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でされたものではないというべきである。
以上の点をおいて，控訴人らの主張に沿って検討しても，結論が変わらないことは，(5)(5-3)に判示したとおりである。


平成１３年（行ケ）第２６号　審決取消請求事件
口頭弁論終結日　平成１６年９月２８日
判　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　　　ペルメレック電極株式会社
訴訟代理人弁護士　　　　　熊倉禎男
同　　　　　　　　　　　　田中伸一郎
同　　　　　　　　　　　　宮垣聡
同　　　　　　　　　　　　竹内麻子
同　　　　　　　　　　　　富岡英次
訴訟代理人弁理士　　　　　西島孝喜
同　　　　　　　　　　　　平山孝二
同　　　　　　　　　　　　須田洋之
同　　　　　　　　　　　　森浩之
同　　　　　　　　　　　　鈴木敏弘
被　　　　　　告　　　　Ｙ
訴訟代理人弁理士　　　　　三枝英二
同　　　　　　　　　　　　掛樋悠路
同　　　　　　　　　　　　藤井淳
被　　　　　　告　　　　　株式会社ササクラ
訴訟代理人弁護士　　　　　辰野久夫
同　　　　　　　　　　　　尾崎雅俊
同　　　　　　　　　　　　藤井司
同　　　　　　　　　　　　木下慎也
同　　　　　　　　　　　　畑知成
訴訟代理人弁理士　　　　　倉内義朗
主　　　　　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
(1)特許庁が平成１０年審判第３５４１２号，第３５４９４号及び平成１１年審判第３５５７４号事件について平成１２年１２月５日にした審決中，「特許第２１３４４１７号の請求項１，３に係る発明についての特許を無効とする。」との部分を取り消す。
(2)訴訟費用は被告らの負担とする。
２　被告ら
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「電解オゾンを使用する水処理方法及び装置」とする特許第２１３４４１７号の特許（昭和６３年９月２９日出願，平成１０年１月１６日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は５である。）の特許権者である。
被告株式会社ササクラ（以下「被告ササクラ」という。）は，平成１０年９月１日，被告Ｙ（以下「被告Ｙ」という。）は，同年１０月１４日，それぞれ，本件特許をすべての請求項に関して無効とすることについて審判を請求した。特許庁は，被告ササクラ請求事件を平成１０年審判第３５４１２号事件，被告Ｙ請求事件を平成１０年審判第３５４９４号として，これらの事件を平成１１年審判第３５５７４号事件と併合して審理した。原告は，審理の過程で，平成１１年４月１２日，請求項の文言の訂正を含む明細書（以下「本件明細書」という。）の訂正を請求した（以下「本件訂正請求」という。）。特許庁は，審理の結果，平成１２年１２月５日，本件訂正請求を認めなかった上で，「特許第２１３４４１７号の請求項１，３に係る発明についての特許を無効とする。特許第２１３４４１７号の請求項２，４，５に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」との審決をし，同月２５日，その謄本を原告に送達した。
２　特許請求の範囲（本件訂正請求による訂正前）
(1)請求項１
純水を電解して電解槽の陽極室にオゾン含有ガスを発生させ，該ガスを前記電解槽から取り出して陽極液から分離し，分離したオゾン含有ガスを被処理水と接触させ，該被処理水を処理することを特徴とする電解オゾンを使用する水処理方法。
(2)請求項２
純水を電解して電解槽の陽極室にオゾン含有ガスを発生させ，該ガスを前記電解槽から取り出して陽極液から分離し，分離したオゾン含有ガスを分岐した被処理水の一部に注入して所定のオゾン濃度の分岐被処理水とした後，該分岐被処理水を分岐させていない被処理水と混合することにより被処理水を処理することを特徴とする水処理方法。
(3)請求項３
被処理水が流通する被処理水流通部に，純水を電解して電解槽の陽極室にオゾン含有ガスを生成させる電解オゾナイザーを連結し，該電解オゾナイザーから取り出した前記オゾン含有ガスにより前記被処理水を処理することを特徴とする水処理装置。
(4)請求項４


分岐された被処理水の一部が流通する被処理水流通部に，純水を電解して電解槽の陽極室にオゾン含有ガスを発生させる電解オゾナイザーを連結し，該電解オゾナイザーから取り出した前記オゾン含有ガスを前記分岐被処理水に注入して所定のオゾン濃度の分岐被処理水とし，該分岐被処理水を分岐させていない被処理水と混合することにより被処理水を処理することを特徴とする水処理装置。
(5)請求項５
被処理水流通部が溶解塔であり，該溶解塔の下部に装着した散気フィルターを通してオゾン含有ガスを前記溶解塔に供給し，該溶解塔中の被処理水と接触させ，所定のオゾン濃度の分岐被処理水を製造するようにした請求項４に記載の装置。
（以下，請求項１の発明を「本件発明１」，請求項３の発明を「本件発明３」という。）
３　本件訂正請求による訂正後の特許請求の範囲
（下線部が付加訂正部分である。）
(1)請求項１
純水を電解して電解槽の陽極室にオゾン含有ガスを発生させ，該ガスを前記電解槽から取り出して陽極液から分離し，分離したオゾン含有ガスを電子機器製造用の被処理水と接触させ，該被処理水を処理しオゾンが溶解した被処理水を生成させることを特徴とする電解オゾンを使用する水処理方法。
(2)請求項２
純水を電解して電解槽の陽極室にオゾン含有ガスを発生させ，該ガスを前記電解槽から取り出して陽極液から分離し，分離したオゾン含有ガスを分岐した被処理水の一部に接触させて溶解し，所定のオゾン濃度の分岐被処理水とした後，該分岐被処理水を分岐させていない被処理水と混合することにより被処理水を処理することを特徴とする水処理方法。
(3)請求項３
電子機器製造用の被処理水が流通する被処理水流通部に，純水を電解して電解槽の陽極室にオゾン含有ガスを生成させる電解オゾナイザーを連結し，該電解オゾナイザーから取り出して陽極液から分離し，分離したオゾン含有ガスにより前記被処理水を処理しオゾンが溶解した被処理水を生成させることを特徴とする水処理装置。
(4)請求項４
分岐された被処理水の一部が流通する被処理水流通部に，純水を電解して電解槽の陽極室にオゾン含有ガスを発生させる電解オゾナイザーを連結し，該電解オゾナイザーから取り出して陽極液から分離し，分離したオゾン含有ガスを前記分岐被処理水に接触させて溶解し，所定のオゾン濃度の分岐被処理水とし，該分岐被処理水を分岐させていない被処理水と混合することにより被処理水を処理することを特徴とする水処理装置。
(5)請求項５
被処理水流通部が溶解塔であり，該溶解塔の下部に装着した散気フィルターを通してオゾン含有ガスを前記溶解塔に供給し，該溶解塔中の被処理水と接触させ，所定のオゾン濃度の分岐被処理水を製造するようにした請求項４に記載の装置。
（以下，請求項１の発明を「本件訂正発明１」，請求項３の発明を「本件訂正発明３」という。）
４　審決の理由
別紙審決書の写しのとおりである。このうち，本件に係る部分の理由は，要するに，本件訂正請求は，新規事項を含み，実質的に特許請求の範囲を変更し，また，独立特許要件も欠く（本件訂正発明１及び３は，特開昭６３－７９６５８号公報（以下「引用例１」という。）記載の発明（以下「引用例１発明」という。）に「第１１４回　三琇技研セミナー講演集　オゾナイザー技術の進歩とその応用」（昭和６２年・三琇書房刊）（以下「引用例２」という。）記載の技術を適用して容易に発明をすることができたものである。）として，これを認めなかった上で，本件発明１及び３は，引用例２記載の発明（以下「引用例２発明」という。）と同一の発明であるから，無効とすべきものである，というものである。５　審決が認定した，引用例１発明の内容，本件訂正発明１との一致点及び相違点
(1)引用例１発明の内容
「（イ）オゾンを水に溶解させてオゾン水を調製する工程（ロ）このオゾン水をタンク内壁の全面に吹きつけてタンクの内壁を殺菌洗浄する工程，からなる電子部品などの製造工程用のタンク内壁の殺菌洗浄方法」（審決書１２頁）
(2)本件訂正発明１と引用例１発明との一致点
「オゾン含有ガスを電子機器製造用の被処理水と接触させ，該被処理水を処理しオゾンが溶解した被処理水を生成させることを特徴とするオゾンを使用する水
処理方法」（同頁）
(3)本件訂正発明１と引用例１発明との相違点
「本件訂正発明１は「純水を電解して電解槽の陽極室にオゾン含有ガスを発生させ，該ガスを前記電解槽から取り出して陽極液から分離し，陽極液から分離した電解オゾンを使用する」のに対して，引用例１発明は，オゾン発生機からのオゾンを使用するのであって電解オゾンを使用するのか不明である点。」（同頁）
６　審決が認定した，引用例２発明の内容
「甲第２号証（判決注・引用例２）には，「純水を電解して電解槽の陽極室に発生させたオゾン含有ガスを発生させ，該ガスを前記電解槽から取り出して陽極液から分離し，陽極液から分離した電解オゾンを使用する無菌水システム」が記載されていると云える。また，この「無菌水システム」は，純水という「被処理水」にオゾン含有ガスを接触させ，この被処理水を処理しているものであると云えるから，甲第２号証には，「純水を電解して電解槽の陽極室にオゾン含有ガスを発生させ，該ガスを電解槽から取り出して陽極液から分離し，分離したオゾン含有ガスを被処理水と接触させ，該被処理水を処理することを特徴とする電解オゾンを使用する水処理方法。」が記載されていると云える。」（審決書２５頁）
第３　原告の主張の要点
審決は，本件訂正請求の可否についての判断を誤り（取消事由１），また，本件発明１及び３の新規性の判断を誤る（取消事由２）とともに，審判請求人（被告ら）の主張していない無効理由（引用例２に基づく本件発明１及び３の新規性の欠如）に基づいて，新たな無効理由通知を出すこともなく審決をするという手続違背を犯しており（取消事由３），違法として取り消されるべきである。１　取消事由１（本件訂正請求を認めなかった判断の誤り）
(1)新規事項の追加に当たるとした判断の誤り
ア　審決は，本件訂正発明１及び３に係る各訂正は，オゾンが溶解した電子機器製造用のオゾン水を生成させることを意味するものであるとして，本件明細書中には，そのことが記載されていないと認定し，本件訂正請求は，本件明細書又は図面に記載した事項の範囲内でなされたものではない，と判断した。イ　しかし，オゾンガスの溶解とその溶解した水の用途について，本件明細
書には，


「特に純水を処理して半導体等の電子機器用の超純水を製造するためには・・・従来の処理方法では不十分であるとの認識から本発明を行うに到ったのである。
本発明に使用する電解オゾナイザーは，従来構造のものを使用すればよいが，陽極室で発生するオゾン含有ガスを前記オゾナイザー外に取り出し得る構造であることが必要である。・・・例えば溶解塔等を使用して分枝被処理水に十分オゾンを溶解させた後，被処理水全体を処理することができるためオゾンを有効に使用することができる。」（２頁４欄～３頁５欄），
「生成するオゾン含有ガスを一旦分枝被処理水に溶解する場合には，・・・溶解塔に前記被処理水の少なくとも一部である分枝被処理水及びオゾン含有ガスを導き，後者を前者中に溶解させることが望ましい。・・・本発明ではオゾン含有ガス濃度が比較的高く，気液の流量を調節することにより１～１００ｐｐｍのオゾンを有する分枝被処理水を製造することができる。・・・このように所定のオゾン濃度とした分枝被処理水を分枝させていない被処理水と再度混合し，例えば反応タンクに供給する。・・・前記反応タンクで処理された被処理水はそのまま所定の用途例えば半導体製造用の超純水，プール水等として使用すればよい。」
（同３頁５欄～６欄），
「又前記電解槽で製造され気液分離されたオゾン含有ガスを直接被処理水の処理に使用する場合は，前記溶解塔は不要であり，前記オゾン含有ガスを反応タンクや導管中に存在する被処理水に直接注入すればよい。」（同３頁６欄）と記載されている。
オゾンが溶解した被処理水の生成や，かかるオゾンが溶解した被処理水を電子機器製造用に使用するという用途が，本件明細書に開示ないし示唆されていたことは明らかである。
(2)特許請求の範囲に実質的変更があるとした判断の誤りア　審決は，本件訂正発明１及び３の内容である，オゾンが溶解した電子機器製造用のオゾン水を生成させることは，本件発明１及び３の被処理水の処理から予想することができない別個の新たな目的及び効果をもたらすことが明らかであるから，実質上特許請求の範囲を変更するものに該当する，としている。イ　(1)において述べたとおり，本件明細書には，オゾンを溶解した被処理水をどのように使用するかについて，半導体等の電子機器製造用の水を生成（製造）することが，プール水の処理と共に明確に開示されている。プール水の処理に関し，オゾンガスを溶解した被処理水を生成し，それを他のプール水に混ぜる方法が開示されており，ここでも，第一にオゾンガスが溶解した水の生成が目的となっている。プール水においては，たまたま処理の対象も水であるから，オゾンガスを溶解した水が投入される対象のプール水も被処理水と呼ばれることがあるに過ぎず，そのことをもって，被処理水が，オゾンを含有しない水を意味するとはいえない。
他方，半導体等電子機器製造用の場合は，オゾンガスが溶解した被処理水が，半導体製造工程でのウエハの洗浄，レジスト剥離などに使用されるから，この被処理水は，それが用いられる対象が水ではなく，製造工程中の物体であるという点で，プール水の場合と相違している。しかし，オゾンガスが溶解した被処理水を生成することに変わりはない。
本件訂正請求に係る訂正の前後を通じて，本件発明１及び３が，プール水や電子機器の処理のために，オゾンガスを溶解した被処理水を生成するという点に変更はない。したがって，本件訂正請求が実質的変更に当たるとした審決の判断は誤っている。
(3)独立特許要件の判断の誤り
ア　本件訂正発明１と引用例１発明との一致点の認定の誤り(ｱ)審決は，本件訂正発明１と引用例１発明とでは，オゾン含有ガスを電子機器製造用の被処理水と接触させ，該被処理水を処理しオゾンが溶解した被処理水を生成させることを特徴とする，オゾンを使用する水処理方法である点で一致する，と認定している。
(ｲ)しかし，引用例１には，「電子機器製造用」という開示はない。引用例１発明は，電子部品などの製造工程用のタンク内壁の殺菌洗浄方法を対象とするものであり，そこで被処理水による殺菌洗浄の対象となるのは，あくまでも電子部品などの製造工程用のタンク内壁であって，電子部品そのものではない。これに対し，本件発明１が本来企図し，本件訂正発明１でその点を明確にした半導体等の「電子機器製造用」とは，半導体等を洗浄するなど電子機器に直接的に作用することを意味する。このような用途を前提としているからこそ，本件訂正発明において，もともとオゾン濃度が高いオゾン水が得られる電解法を更に改良して，不純物質の少ないオゾン水を得る方法及び装置を実現したのである。しかるに，審決は，電子部品などの製造工程用のタンク内壁の殺菌洗浄方法を対象とする引用例１発明を，安易に電子機器製造用と認定したものであり，この認定は誤りである。
イ　引用例２の認定の誤りに基づく本件訂正発明１の進歩性の判断の誤り
(ｱ)審決は，引用例２に，
「「純水電解オゾナイザー」で純水を電解してクリーンな電解オゾンを発生させ，この電解オゾンを水中に溶解して殺菌処理することが記載されてお
り，」（審決書１２頁），
「「電解オゾン」は非常にクリーンであり，そのために「電解オゾン」が水の殺菌処理や無菌水の製造に利用されていることも記載されているから，この「純水電解オゾナイザー」によって本件訂正発明１の技術的課題である「電極物質の混入防止」，「電解液の汚染防止」や「高純度な被処理水の処理」等が解決
されることも教示されている」（同１３頁）
と認定して，
「相違点については，クリーンな電解オゾンガスを利用するという観点から，引用例１発明の「オゾン発生機」を上記引用例２に記載の「純水電解オゾナイザー」に置き換えることで当業者が容易に想到することができた」（同頁）と判断している。


(ｲ)しかし，引用例２に開示されている無菌化方法と，本件明細書に開示されている水処理方法とでは，得られる水のオゾン濃度に大きな隔たりがあり，かかる相違に照らせば，引用例２の「純水電解オゾナイザー」によって本件訂正発明１の技術的課題が解決されることが教示されているとは到底いい難い。すなわち，本件明細書には，実施例３において，電解槽から取り出したオゾン含有ガスを純水と接触させて約３０ｐｐｍのオゾン濃度の被処理水とすることが開示されている（甲第２号証４頁７欄）。この３０ｐｐｍという高濃度のオゾンが時間の経過によって容易に減少してしまう程度のものでないことは，引用例２の「有機物の少ない純水中では，非常に長時間にわたつて安定であることは注目に値する。」（甲第５号証５１頁）との記載からも明らかである。これに対し，引用例２に記載された無菌化方法は，純水中に数十ｐｐｂというごく僅かなオゾンを存在させるに過ぎない（同５２頁）。すなわち，本件訂正発明１に従って処理した水と引用例２の無菌化方法に従って処理した水とでは，オゾン濃度において実に１０００倍もの差が存するのである。
(ｳ)また，本件訂正発明１によれば，所定の方法により得られたオゾン水によって，更に別の水を処理することが可能になるのに対し，引用例２に記載された無菌化方法は，単に純水を無菌状態に維持するための方法にすぎない。この方法により得られる無菌状態の純水を利用して，更に他の水を処理することは予定されていない。
それにもかかわらず，引用例２に本件訂正発明１の技術的課題である「電極物質の混入防止」，「電解液の汚染防止」や「高純度な被処理水の処理」等が解決されることも教示されている，と認定した審決は，引用例２の技術内容の認定を誤っている。
(ｴ)引用例２には，「オゾン水」が，オゾナイザーから「いきなりオゾン水自体として取り出すことも可能」（甲第５号証５０頁８及び９行）である，と記載されている。オゾナイザーからいきなり取り出して利用可能なオゾン水とは，オゾナイザーの陽極で発生したオゾンガスが溶解した陽極液以外にはあり得ない。このように，引用例２に，オゾン水として陽極液を利用し得ることが明記されていることからすると，当業者が，引用例２に記載の技術を引用例１発明に適用する場合には，引用例２に記載されている陽極液を引用例１の「オゾン水」として採用しようと考えるはずであり，オゾナイザーからオゾンガスを取り出して，これを水に溶解させようと試みるとはいえない。
本件明細書には，陽極液をそのまま用いる従来の方法について「オゾンを含有する陽極液を被処理水中に注入する方法は上記方法の欠点を有しない優れた方法であるが，陽極液中に極く僅かな電極物質が残存していることが多く，該物質が被処理水中に混入して汚染の原因となり，特に半導体用の高純度被処理水の処理には不適当であるという欠点がある」（甲第２号証３欄～４欄），「電解法によるオゾン発生では陽極液としてオゾン含有水が得られるため，該陽極液をそのまま被処理水処理用として，被処理水に注入して被処理水の酸化処理等を行うことあるいは被処理水自体を該陽極液に注入して処理を行うことが作業性も良好で際立った欠点も認識されなかったことから従来法の主流であり，この方法の改良自体試みられていないのが実情である」（同４欄）と記載されており，陽極液をそのままオゾン水として使用する方法は，解決すべき問題点を抱えているものとして記載されている。この問題点が意識されているからこそ，陽極液からわざわざオゾンガスを分離して取り出すという，本件訂正発明１の構成に至ることができるのである。(ｵ)以上のとおり，引用例２に記載されている技術は，本件明細書に記載されている技術的課題を全く欠いており，引用例１と２を組み合わせることはできない。
２　取消事由２（本件発明１及び３の新規性の判断の誤り）(1)審決は，引用例２の「「無菌水システム」は，純水という「被処理水」にオゾン含有ガスを接触させ，この被処理水を処理しているものであると云える」（審決書２５頁１５～１７頁）と認定し，本件発明１及び３は，引用例２発明と実質的な差異がなく，引用例２発明と同一である，と判断している。(2)しかし，引用例２の「無菌水システム」についての記載中には，「オゾン含有ガス」を被処理水に接触させることについて，全く開示がない。すなわち，引用例２においては，「オゾン含有ガス」に該当する用語としては，「オゾンガス」という用語が使用されており，他方，「オゾンガス」と対比されて，「いきなりオゾン水自体として取り出すことも可能」（５０頁）と，陽極液に含まれるオゾンに基づく，オゾンを含有する「オゾン水」の用語を別に使用している。ところが，「無菌水システムヘの応用」について述べた部分（５１頁４項）においては，「オゾンガス」という用語は全く使用されておらず，他方，「オゾン水を定期的なシステムの殺菌に使用するという方法」（５２頁５行）という記載に認められるように，「オゾン水」という用語がその説明に関して使用されている。
当業者が，以上のような，微量のオゾンを溶解した水を使用する無菌水システムに関する引用例２の記載に接した場合，その記載の前に，陽極液をそのまま使用する方法が記載されているにもかかわらず，その方法ではなく，陽極液から一旦ガスを分離し，これを再び被処理水に溶解させる構成が開示されている，と考えることはありえない。このことは，本件発明１の，陽極液をそのまま使用する場合の問題点が，引用例２において認識されていないことからも裏付けられる。(3)引用例２の「図－５」（５６頁）は，無菌水システムそのものではなく，「そこで無菌水システムのための前試験として図－５に示すようなシステムを作り，簡単な培養法による微生物チェックを行ないながらオゾンの殺菌効果を確認した。」（５１頁最下行～５２頁２行）と記載されているように，無菌水システムの前試験として単なるオゾンの殺菌効果の確認のためのテストループの図解である。本件発明１及び３に含まれる無菌水システムとは異なる。(4)本件発明１における「被処理水」及び「処理」の概念は，本件明細書に記載された発明の課題，目的，作用効果から，本件発明１の特徴を把握した上で解釈されるべきであり，本件発明１における「処理」は「被処理水中のオゾン濃度を増加させること」を意味するから，この点においても，引用例２に記載されたようなごく微量のオゾンを溶解させておき，ユースポイントにおいてオゾンを分解するに過ぎない無菌水システムが，本件発明１における「処理」に該当するとはいえない。
(5)以上のとおりであるから，引用例２には，審決の認定する「被処理水にオゾン含有ガスを接触させ，この被処理水を処理する無菌水システム」は，記載されておらず，また，当業者にとって，記載されているも同然であるということもできない。
３　取消事由３（手続違背）


(1)審決は，本件発明１及び３についての被告ササクラの無効審判請求に対して，同被告が，新規性は実質的に争わず，進歩性の存在のみを争っていたにもかかわらず，本件発明１及び３が，被告ササクラの提出した審判甲第２号証（引用例２）に記載された発明（引用例２発明）と実質的な差異がないから，特許法２９条１項３号の規定により新規性を欠如し，特許を受けることができない，と判断している。
しかし，同審判手続において，職権による無効理由通知はなされていないから，審決の上記判断は，無効審判において主張も審理もされていない無効理由に基づいてなされたものである。
(2)他方，被告Ｙは，その無効審判請求において，本件発明１及び３の新規性の欠如を無効理由として主張していたものの，その根拠となる発明が開示されているとして挙げている資料は，引用例２ではなく，全く別の資料である。新規性の有無の判断は，公知文献に基づく場合，そこに問題となっている発明のすべてが開示されているかどうかを検討して行われるものであり，審判請求人の主張する公知資料とは異なる資料に，当該発明と同一の発明が開示されているからといって，これに基づき新規性を否定することは許されない。仮に，無効審判請求の際には引用されておらず，後に参考資料として提出した文献にこれが記載されているとしても，この参考資料に基づいて新規性を判断することは，当事者の主張に現れていない事項について審決をすることとなるから，無効理由通知を発して当事者に議論の機会を与えるべきである。しかし，本件で，原告に対しそのような機会は与えられていない。
(3)複数の審判請求が併合されている無効審判手続においては，民事訴訟における共同訴訟人独立の原則は直ちに適用がなく，職権審理的な手続体系のもとで，実質的な攻撃防御の機会が与えられていれば，ある程度，共同訴訟人間の主張共通を認める余地があるかも知れない。しかし，本件においては，いずれの審判請求人も，引用例２を根拠とする新規性欠如を理由とする，本件発明１及び３の無効の主張をしておらず，特許庁もそのような無効理由通知を発していない。(4)以上のような審理の経過において，審決が，引用例２に基づいて，本件発明１及び３の新規性を否定する判断をしたことは，原告にとっては，不意打ちとなるものであり，審決を取り消すべき重大な手続違背に該当する。
第４　被告Ｙの主張の要点
１　取消事由１（本件訂正請求を認めなかった判断の誤り）に対して(1)新規事項の追加に当たるとした判断の誤りに対してア　原告は，本件明細書の「特に純水を処理して半導体等の電子機器用の超純水を製造」（４欄）及び「半導体製造用の超純水」（６欄）との記載を根拠に，本件訂正請求は新規事項の追加に該当しないと主張するが，審決でも指摘されているように，本件明細書のどこにも，上記超純水の定義等は一切ない。また，この用語が使用されている文脈からみても，この超純水を，通常の意味を離れた，特別な意味に解釈すべき理由はない。すなわち，この超純水を，オゾンは含有するものの，それ以外の物質を含まないという意味での，超純水と解することはできない。そうすると，上記各記載は，単に，本来の意味内容としての，すなわち，いかなる不純分もごくごく僅かしか含まないという意味での超純水が，電子機器用又は半導体製造用に使用されることを示すにとどまり，オゾンが溶解した被処理水を電子機器の製造に用いることなど開示していないことは明らかである。イ　したがって，オゾン水を電子機器製造用に使用するという技術事項が，新規事項に該当するとした審決の判断に誤りはない。
(2)特許請求の範囲に実質的変更があるとした判断の誤りに対してア　本件明細書に，オゾン水を半導体製造用や電子機器製造用に使用することが開示されていないことは，(1)で述べたとおりである。イ　仮に，本件訂正請求における訂正事項が新規事項に該当しなかったとしても，上記訂正は実質的変更に該当するものである。
訂正における特許請求の範囲の実質的変更の有無は，訂正事項が明細書に記載されているか否かではなく，訂正された発明が訂正前の発明の目的及び効果から予想できない，新たな目的及び効果をもたらすものであるか否かの観点から，判断されるべきである。
本件発明１及び３の技術思想は，少なくとも，オゾン水を電子機器製造用に使用するということに立脚しているものではない。被処理水を所定の濃度のオゾン水とすることを，本件発明１及び３が想定していたとすることはできない。そうすると，本件訂正請求により，オゾン水を電子機器製造用に用いることという概念を導入することは，本件発明１からみて新たな目的及び効果をもたらすものであり，実質的変更に該当するとした審決は，正当なものである。
(3)独立特許要件の判断の誤りに対して
ア　本件訂正発明１と引用例１発明との一致点の認定の誤りに対して(ｱ)引用例１には，①オゾンを水に溶解させてオゾン水を調製する工程，②このオゾン水をタンク内壁の全面に吹きつけてタンクの内壁を殺菌洗浄する工程，からなる電子部品などの製造工程用のタンク内壁の殺菌洗浄方法，が開示されている。これは，電子部品の製造に関連する用途に，オゾン水を使用することにほかならず，「電子機器製造用」であることは当然である。(ｲ)本件訂正発明１も，単に「電子機器製造用」という漠然とした表現で用途を特定するものに過ぎず，それが，上記のような製造工程用のタンク内壁の洗浄を除外していると解すべき理由はない。
イ　引用例２の認定の誤りに基づく本件訂正発明１の進歩性の判断の誤りに
対して
(ｱ)本件訂正発明１及び３は，オゾン水のオゾン濃度について具体的に規定しているものではないし，また，さらに別の水を処理するとの構成に限定されていると解すべき根拠もない。原告の主張は，特許請求の範囲の記載に基づくものでなく，失当である。
(ｲ)引用例２には，純水電解オゾナイザーにより純水を電解してクリーンな電解オゾン（オゾン含有ガス）を発生させ，この電解オゾンを水中に溶解して殺菌処理することが明記されている。原告は，あたかも引用例２のオゾン水は陽極液しか意味しないかのような主張をするが，引用例２には，そのオゾン水を陽極液由来のもののみに限定して解釈すべき根拠はない。
２　取消事由２（本件発明１及び３の新規性の判断の誤り）に対して(1)オゾン含有ガスを被処理水に接触させることが引用例２に記載されていることは，客観的な事実である。


(2)原告は，本件発明１及び３の「処理」は「被処理水中のオゾン濃度を増加させること」を意味し，引用例２にはそのような処理はない，と主張する。しかし，本件明細書における「処理」という用語については，何の具体的な定義・規定もなく，しかも，実施例において，オゾン濃度が０ｐｐｍの場合もそうでない場合も両方含めて同じ「処理」という用語が区別なく使用されている。「処理」の意味内容を原告主張のように限定して解釈することはできない。また，引用例２も，オゾンガスにより水処理する技術であって，水処理するための前提としてオゾンをいったん水に溶解させるものであるから，当該水のオゾン濃度を増加させることは明らかである。仮に，本件発明１及び３の「処理」の意味内容を原告が主張するとおりのものと理解したとしても，なお，両者の「処理」の間に区別はない。
３　取消事由３（手続違背）に対して
(1)特許法１５３条３項の規定は，あくまで「当事者が申し立てない理由について審判官が審理したとき」を前提とするものである。本件の無効審判手続において，実質的に本件発明１及び３が引用例２に記載されていることは，被告ササクラにより主張されている。そうである以上，かかる主張に対して原告が直接応答したか否かにかかわらず，審決が不意打ちに当たらないことは当然である。(2)また，原告は，本件訂正発明１及び３が，引用例２と相違することを主張していた。この主張は，本件発明１及び３にも当てはまるものであるから，原告は，本件発明１及び３が，引用例２に照らし，新規性を持つことを実質的に主張していたといえる。この点からも，原告に対し不意打ちがあったということはできない。
第５　被告ササクラの主張の要点
１　取消事由１（本件訂正請求を認めなかった判断の誤り）に対して(1)新規事項の追加に当たるとした判断の誤りに対してア　原告の主張は，超純水はオゾンが所定の濃度で溶解した水である，といった技術常識に反する原告独自の意味付けに基づいて，「オゾンが溶解した被処理水を電子機器製造用に使用するという用途」が本件明細書に記載されているというものであり，認められない。
超純水とは，水中の懸濁物質，溶解物質及び不純物を高効率に取り除いた極めて高純度の水をいい，半導体の分野では，溶解物質としては１０億分の１（μg／l）レベルの純度が要求されるものである。すなわち，わずかでもオゾンが溶解している水は「超純水」とはいえないのであり，ましてやオゾン濃度が３．６ｐｐｍものオゾン水が「超純水」であるわけがない。仮に，「超純水」の意味を特定の意味で使用しようとするのであれば，特許法施行規則に則って，その意味を定義する必要があるが，本件明細書のどこにも，原告がいう超純水についての定義はない。
イ　以上のとおり，本件明細書に，「オゾンが溶解した電子機器製造用のオゾン水」を生成することが開示されている，とはいえない。(2)特許請求の範囲に実質的変更があるとした判断の誤りに対してア　原告の主張は，オゾン水を電子機器製造用に使用するという本件訂正請求に係る訂正事項が，新規事項の追加ではないとの前提に立脚しているものであるが，そのような前提が成り立たないことは，(1)で述べたとおりである。イ　本件発明１及び３は，オゾン水を生成するという技術思想を含むものではなく，まして，オゾン水を生成してこのオゾン水を電子機器製造用に提供することを目的としているものでもないし，その効果も，電極物質が被処理水中に混入することがなくなり，特に高純度が要求される被処理水の処理に有効であること，及び該被処理水に含有されることのある不純物が電解槽中に混入し，電極の寿命を短縮する等の不都合が生じることがないことであって，本件訂正発明１及び３の，電子機器製造用のオゾン水の生成という効果を予想させるものでない。本件明細書には，そもそもオゾン水の生成に関連する効果は記載されていないのである。したがって，本件訂正請求が，実質上特許請求の範囲を変更するものに該当するとした審決の判断に誤りはない。
(3)独立特許要件の判断の誤りに対して
ア　本件訂正発明１と引用例１発明との一致点の認定の誤りに対して原告は，「電子機器製造用」とは，半導体等を洗浄する等，電子機器に直接的に作用することを意味するとしているが，        「電子機器製造用」が，電子機器に直接的に作用する用途を意味することの根拠となる記載は，本件明細書のどこにもない。
イ　引用例２の認定の誤りに基づく本件訂正発明１の進歩性の判断の誤りに
対して
(ｱ)オゾン濃度の高低による効果の差異については，本件明細書のどこにも記載がなく，被処理水のオゾン濃度を問題とする原告の主張は，本件明細書に基づかないもので，失当である。
(ｲ)引用例２における「いきなりオゾン水自体として取り出すことも可能」との記載は，陽極液から分離されたオゾン含有ガスは，従来の放電法によるオゾンガスが用いられている用途に使用できること，また，ガスを被処理水と接触させるといった水処理の用途に使用できることを示した上で，さらに，純水を電解するものにあっては陽極液にはオゾン水が生成されているので，「オゾン水として取り出すことも可能」であるという，装置のユニークさを強調したものである。この記載があるからといって，陽極液からオゾンガスを取り出すという構成を，当業者が引用例２から読み取ることが妨げられるものではない。２　取消事由２（本件発明１及び３の新規性の判断の誤り）に対して引用例２には，「純水を電解して電解槽の陽極室にオゾン含有ガスを発生させ，該ガスを前記電解槽から取り出して陽極液から分離し，陽極液から分離した電解オゾンを使用する無菌水システム」が記載され，この「無菌水システム」は，純水という「被処理水」にオゾン含有ガスを接触させ，この被処理水を処理しているものであるといえるから，引用例２には，本件発明１の構成が余すことなく記載されている。
３　取消事由３（手続違背）に対して


(1)特許法１５３条２項に規定される手続を欠いた審決が常に取り消されるべきものとはいえない。この点に関する判例として，平成１３年（行ヒ）第７号審決取消請求事件に関する最高裁判所平成１４年９月１７日判決は，「当事者の申し立てない理由を基礎付ける事実関係が当事者の申し立てた理由に関するものと主要な部分において共通し，しかも，職権により審理された理由が当事者の関与した審判の手続に現れていて，これに対する反論の機会が実質的に与えられていたと評価し得るときなど，職権による審理がされても当事者にとって不意打ちにならないと認められる事情のあるときは，意見申立ての機会を与えなくても当事者に実質的な不利益は生じないということができる。したがって，審判において特許法１５３条２項所定の手続を欠くという瑕疵がある場合であっても，当事者の申し立てない理由について審理することが当事者にとって不意打ちにならないと認められる事情のあるときは，上記瑕疵は審決を取り消すべき違法には当たらないと解するのが相当である。」と判示している。
(2)本件審判手続においては，本件発明１及び３が実質的に引用例２に記載されていることが被告ササクラによって主張され，また，原告も，実質的に本件発明１及び３と，引用例２との相違点を繰り返し主張していた。原告は，引用発明２に基づく本件発明１及び３についての新規性の欠如が主張されていると認識し，現に，本件発明１及び３と引用発明２との相違点について主張していたのであるから，本件審判手続には，「職権による審理がされても当事者にとって不意打ちにならないと認められる事情」があったということができる。
第６　当裁判所の判断
１　取消事由１（本件訂正請求を認めなかった判断の誤り）について審決は，①新規事項の追加がある，②特許請求の範囲が実質的に変更されている，③本件訂正発明１及び３は，独立特許要件を充足しない（進歩性がない）として，本件訂正請求を認めなかった。
したがって，本件訂正請求が認められるためには，上記①ないし③についての審決の判断が，すべて誤っているといえる必要がある。そこで，まず，独立特許要件の充足の有無について検討する。
(1)本件訂正発明１と引用例１発明との一致点の認定の誤りについてア　原告は，引用例１発明において被処理水による殺菌洗浄の対象となるのは電子部品などの製造工程用のタンク内壁であるのに対し，本件訂正発明１の「電子機器製造用」は半導体等の洗浄など電子機器に直接的に作用することを意味するものであるから，引用例１発明を「電子機器製造用」とした審決の認定は誤っていると主張する。
イ　本件訂正発明１及び３の「電子機器製造用」の意義については，特許請求の範囲に明確な規定はなく，また，本件訂正請求による訂正の前後を問わず，明細書中に，「半導体用等」（甲第２号証４欄３行），「半導体等の電子機器用」（同欄３５～３６行），「半導体製造用」（同６欄８行）などとある以外には，この「電子機器製造用」という言葉の意義を具体的に説明する記載はない。すなわち，上記「半導体等の電子機器用」との記載からすれば，本件訂正発明１の「電子機器」に「半導体等」が含まれ，したがって，「電子機器製造用」に「半導体製造用」が含まれるということはできるが，その電子機器製造がどのようなものであり，その製造においてオゾン水がどのように使用されるのかについて定義する記載は認められないのである。
ところで，半導体の製造工程は，洗浄や薬品を使用する処理等様々な処理工程が結合されたものであり（甲第７号証の２「半導体・電子部品の精密洗浄システム技術集成」の２０３頁「図－２　半導体製造プロセスと超純水による洗浄工程（ＬＳＩグレード）」），「半導体製造工程では，大量の超純水が用いられている。超純水の水質としては，生産する製品の種類や作業・工程の目的によって差はあるものの，高度のものが要求されている」（同２０２頁右欄）のであって，半導体の製造における各工程を実施するためには，様々な薬品や装置，器具等が必要であり，それらの様々な薬品の調製等や様々な装置，器具等の運転や洗浄等の作業も必要とされることは，当業者にとって当然のことである。そして，これら装置の洗浄は，それが半導体製造に不可欠なものである以上，半導体製造工程の一部を構成するということができるから，その洗浄のために使用される洗浄水もまた，半導体製造用，ひいては電子機器製造用の洗浄水ということができると認められる。このことは，「半導体・電子部品の精密洗浄システム技術集成」（甲第７号証の２）の，以下の記載からも裏付けることができる。(ｱ)「２．３半導体・電子部品の精密洗浄用超純水・・・このように微細なしかも微量の不純物，微粒子であっても製品の質や製品品質の歩留りに重大な影響を及ぼす・・・ユースポイントへの超純水，高度純水（一次純水）の供給技術の確立が必要である。」（甲第７号証の２の２０２頁右欄～２０３頁右欄）
(ｲ)「３．半導体生産工場における用廃水システム
３．１　用廃水システム基本概念
図－３　半導体工場用廃水処理システム」（同２０４頁左欄）として超純水製造システムのほか，回収システム，廃液処理までも含めた用廃水処理システムが図示され，「半導体工場における超純水の供給技術は，超純水の製造装置はもちろん，回収から水質維持技術まで全ての確立が必要である。しかもこれらは製造工程，生産設備の一部であるとの認識がなければならない。」（同２０４頁右欄）
以上からすると，本件訂正発明１の「電子機器製造用」との文言は，電子機器の部品の製造に用いられる装置の洗浄用を含めた，電子機器製造用一般という広汎な意味を持つものと解するのが相当であり，原告が主張するように，半導体等の洗浄など電子機器に直接的に作用する場合のみに限定して理解することはできないというべきである。


ウ　引用例１には「医薬品，食品，電子部品などの製造工程に用いられるタンクの内壁を殺菌洗浄する方法として，（イ）オゾンを水に溶解させてオゾン水を調製する工程，（ロ）該オゾン水をタンク内壁の全面に吹きつけてタンクの内壁を殺菌洗浄する工程，（ハ）上記工程で発生した排オゾン水を処理する工程，を備えることを特徴とするタンク内壁の殺菌洗浄方法」（請求項１）について記載されている（甲第４号証）。そして，その殺菌洗浄の目的は，「医薬品，食品，電子部品などの製造工程において使用される貯留タンク，調合タンクなどのタンク内壁を無菌かつ清浄に保つため」（同号証１頁右下欄）というものである。電子部品は電子機器に用いられるものであるから，結局，引用例１発明は，電子機器の部品の製造に用いられる装置の洗浄方法に関するものといえる。これが，本件訂正発明１の「電子機器製造用」に該当することは，明らかである。エ　したがって，審決が，引用例１に「電子機器製造用のオゾン水」が記載されているとして，本件訂正発明１と引用例１発明との一致点を認定したことに，原告主張の誤りはない。
(2)引用例２の認定の誤りに基づく本件訂正発明１の進歩性の判断の誤りについてア　引用例２には，以下の記載がある（甲第５号証）。(ｱ)「最近になってBBC-Brown-Boveri-&-Cie.LtdがSoLidPolymerElectrolyte（固体高分子電解質）膜を使い，純水を電気分解することによつてオゾンが発生することを示してから，電気分解法によるオゾンの生成も実用化の目途がたつてきた。
・・・陽極と陰極はイオン交換膜で仕切られており，陽極に供給された水は膜面で分解されて水素イオンと酸素／オゾンとなり，水素イオンはイオン交換膜を陰極側に移動し，膜表面に達して電子をもらって水素となる。」（４９頁）この記載に関するものとして，「図－１」（５３頁）に，「SOLIDPOLYMER　ELECTROLYTE電解法の原理図」が示されている。(ｲ)「表－１に２ｇｒ／ｈｒのオゾナイザーの基本仕様を示す。この本式のオゾナイザーは，少量の純水を原料としてオゾンを発生させる点が最大の特徴であるほか，従来の常識をはるかに越える超高濃度のオゾンガスが発生する，純水を電気分解するため不純物を含まない非常にクリーンなオゾンガスとして利用できる，・・・いきなりオゾン水自体として取り出すことも可能，などの優れた特徴を
持っている」（５０頁）
この記載に関するものとして，「表－１」（５３頁）に，「「オゾンマスター」ＯＭ－２の基本仕様」として「オゾン濃度　約１３ｗｔ％」，「純水使用量　１００ｃｃ／ｈｒ」などと記載されている。
(ｳ)「従来の放電法によるオゾナイザーにおいては，電極が高電圧の電子によつてたたかれるために・・・電極構成材料の微粒子が混入すると言われている。電解法によるオゾナイザーではこのようなことは起こらないであろうと予測し，オゾンガス中の微量金属元素の定量分析を行つた。・・・ガス中の不純物濃度を求めた。その結果を表－２に示す。・・・半導体グレードのガス純度が得られている。」（５０頁～５１頁）
この記載に関するものとして，「表－２　オゾンガス中の微量金属不純物濃度」（５５頁）として，「Ｆｅ」，「Ｐｂ」など８種の金属の不純物濃度が記載されている。
(ｴ)「４．無菌水システムへ応用
・・・オゾンは殺菌力が非常に強いうえ，自己分解によつて酸素となるので残留性がなく，・・・純水の無菌化にはオゾンが最も適していると思われる。特に純水電解式オゾナイザーは，純水を原料として非常にクリーンなオゾンを発生させられるので好都合である。・・・
そこで無菌水システムのための前試験として図－５に示すようなシステムを作り，簡便な培養法による微生物チェックを行ないながらオゾンの殺菌効果を確認した。この結果を図－６に示す。これは数十ｐｐｂという非常にわずかのオゾンが存在するだけで純水を無菌状態に維持することが可能となることを示唆している。
以上のことから，・・・極微量のオゾンを純水に溶解させておき，ユースポイントで水銀灯によつて分解するという連続無菌純水維持システムが可能であると考えられる。」（５１頁～５２頁）
この記載に関するものとして，「図－５　無菌水のテストループ」（５６頁）には，「ＲＯ水」が「タンク」，「リサイクルポンプ」，「気液接触装置」を経てタンクに戻るループとなった経路，その経路における「気液接触装置」と「オゾンマスター」とを連結する経路が図示され，「図－６」（５６頁）に「オゾンの殺菌効果」が示されている。
イ　引用例２の「図－５　無菌水のテストループ」に記載された「オゾンマスター」は，固体高分子電解質膜を使い，純水を電気分解することによってオゾンを製造する方法（以下「電解法」という。）によるオゾン製造装置である。このオゾンマスターにおいて，上記(ｱ)の記載及びその原理図（図－１）には，陽極と陰極はイオン交換膜で仕切られており，陽極に供給された水は膜面で分解されて水素イオンと酸素／オゾンとなること，すなわちオゾンは陽極室の水（陽極液）から生成することが示されている。
また，「図－５　無菌水のテストループ」の「気液接触装置」においてオゾンマスターからのオゾンとＲＯ水法により精製した水とが気液接触装置により接触されること，すなわち，気体と液体とが接触されることが示されている。ここで，ＲＯ水は液体であるから，オゾンマスターからのオゾンがガス（オゾン含有ガス）であることは明らかである。
そして，気液接触の結果，ＲＯ水は溶存オゾン濃度数十ｐｐｂのオゾン水となっていることが記載されている（図－６）。
ウ　オゾンマスターのオゾンは，電解槽の陽極室において陽極液中に生成し，ガスとしてＲＯ水と接触させるものであるから，「電解槽から取り出され，陽極液から分離した」ものであるといえる。
したがって，引用例２の「図－５」には，純水を電解して電解槽の陽極室に発生させ，該ガスを前記電解槽から取り出して陽極液から分離し，この分離したオゾン含有ガスが記載されているといえる。
すると，引用例２には，本件訂正発明１の，純水を電解して電解槽の陽極室に発生させ，前記電解槽から取り出して陽極液から分離したオゾン含有ガスが記載されているということができるから，結局，本件訂正発明１は，引用例１発明に，引用例２に記載されたオゾン含有ガスを適用した構成を有する発明であるということができる。
エ　次に，引用例１発明に引用例２に記載されたオゾン含有ガスを適用することの容易想到性について検討する。


引用例１には，オゾン含有ガスを溶解させる水について，「蒸留水（または精製水）」（甲第４号証２頁右上欄）であると記載されている。引用例１発明は，蒸留ないし精製をして不純物を除去した水を使用して，不純物の少ない洗浄水を得ようとするものであるといえる（そもそも洗浄方法に関する発明であるから，洗浄に用いる（オゾン）水の純度が高ければ高いほどよいことは，自明である。）。したがって，オゾン水のもう一つの原料であるオゾン含有ガスからも，混入してくる不純物を極力減少するため，高純度のオゾン含有ガスを使用しようとする動機付けがあることは明らかである。
そして，オゾン含有ガスの製造装置として，引用例２に記載されたような電解法オゾン製造装置が知られ，その装置により生成されるオゾン含有ガスは，「表－２」に示されるように，最大でも５ｎｇ／ｌ（Ｆｅ），Ｐｂなどは２ｎｇ／ｌ未満等，非常にわずかの金属不純物しか含まないような，半導体グレードのもの，すなわち，半導体製造の用途に用い得る高純度なものであることが認められる。
そうすると，高純度のオゾン含有ガスを使用するという観点から，引用例１発明のオゾン含有ガスとして，引用例２に記載された電解法オゾン製造装置により製造されたオゾン含有ガスを採用することは，明確な動機付けがあり，当業者にとって何ら困難なことではない。
以上のとおりであるから，本件訂正発明１と引用例１発明との相違点については，「クリーンな電解オゾンガスを利用するという観点から，引用例１発明の「オゾン発生機」を上記引用例２に記載の「純水電解オゾナイザー」に置き換えることで当業者が容易に想到することができた」（審決書１３頁）との審決の判断に誤りはない。
オ　原告は，引用例２の水の無菌化方法においては，オゾン水の濃度が僅かであり，また，これを用いて他の水をさらに処理することを意図していない点で，本件訂正発明１とは異質の水処理であり，引用例２の純水電解オゾナイザーによって本件訂正発明１の技術的課題が解決されることを教示するとはいえないから，誤りである旨主張する。
しかし，引用例１発明と引用例２を組み合わせて，本件訂正発明１の構成に想到することが容易であることは，既に述べたとおりであり，本件訂正発明１の技術的課題の開示や，その解決を教示しているか否かは，その容易想到性を左右する理由となるものではない。しかも，本件訂正発明１には，生成されるオゾン水のオゾン濃度の限定はなく，本件明細書においても，実施例１では，被処理水に「純水を使用し・・・該被処理水を超純水製造ラインに供給し・・・反応タンク１３に供給し，全被処理水をオゾンにより処理した。・・・反応タンク１３の被処理水中のオゾン濃度は３．６ｐｐｍであり」（甲第２号証６欄），実施例３ではその濃度が「約３０ｐｐｍ」（同７欄）であったことが記載されているものの，それらのオゾン水が反応タンクから取り出されるとき，どのような濃度であるのかまでは明らかでないのであって，本件訂正発明１において，「電子機器製造用」のオゾン水として生成されるべきオゾン濃度については具体的に限定されていないといわざるを得ないのであるから，オゾン水の濃度の点をとらえて引用例２と本件訂正発明１とが異質の水処理であるということもできない。
なお，引用例２の「図－５　無菌水のテストループ」に記載される方法が，さらに他の水を処理することを意図していないとしても，この水処理の記載は，引用例２の「オゾンマスター」の応用例の一つを示したものに過ぎないと認められるから，引用例２を引用例１発明に適用することや，本件訂正発明１の構成に至ることを阻害するものとなるとは認められない。
カ　原告は，引用例２に，オゾナイザーから「いきなりオゾン水自体として取り出すことも可能」であると記載されていることから，当業者は，引用例２に記載の技術を引用例１発明に適用する場合には，陽極液を用いようと考えるはずであり，オゾン含有ガスを採用しようと試みるとはいえない，と主張する。しかし，前記のとおり，引用例２においては，「図－５　無菌水のテストループ」において，オゾン水がオゾンマスターのオゾン含有ガスから生成されることが記載されている。また，このオゾンマスターから，オゾンガスを取り出すことが想定されていることは，前記ア(ｲ)(ｳ)の記載からも明らかである。そして，引用例１発明は，もともとオゾン含有ガスを水に溶解してオゾン水を製造するものであるから，本件訂正発明１が解決しようとする陽極液の汚染，電解の不安定，被処理水の陽極液による汚染という問題が認識されていなくても，引用例２に記載された電解法オゾン発生装置のオゾン含有ガスを使用しようと考えることは，ごく自然なことである。
キ　したがって，本件訂正発明１は，引用例１発明及び引用例２に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められ，出願の際独立して特許を受けることができるものとはいえない。
(3)本件訂正発明３は，本件訂正発明１の装置として，純水電解オゾナイザー（これは，前記のとおり引用例２に開示されている。）を用いることをその構成に加えたものであるから，本件訂正発明１と同様の理由により，出願の際独立して特許を受けることができるものとはいえない。
以上のとおりであるから，その余の点について検討するまでもなく，本件訂正請求を認めることはできず，本件訂正請求を認めなかった審決の判断に誤りはない。
２　取消事由２（本件発明１及び３の新規性の判断の誤り）について(1)引用例２の「図－５　無菌水のテストループ」の気液接触装置において，オゾンマスターからのオゾン含有ガスと，タンクからのＲＯ水とが気液接触していること，その結果，ＲＯ水は溶存オゾン濃度数十ｐｐｂのオゾン水となっていることは，前記１のとおりである。
そして，前記１のとおり，オゾンマスターのオゾンは電解槽の陽極室において水から生成するものであるから，「オゾンマスター」からのオゾン含有ガスは「電解槽から取り出され，陽極液から分離した」ものであるといえる。そうすると，引用例２の図－５には，純水を電解して「電解槽の陽極室にオゾン含有ガスを発生させ，該ガスを前記電解槽から取り出して陽極液から分離し，分離したオゾン含有ガス」をＲＯ水に接触させることにより，オゾン水とすることが記載されているといえる。
また，引用例２において，オゾン含有ガスをＲＯ水に接触させることによりオゾン水とすることは，水にオゾンを溶解させてオゾン水とすることであるから，ＲＯ水を処理することであり，ＲＯ水はその処理がされる水であるから被処理水ということができる。
したがって，引用例２の図－５には，「純水を電解して電解槽の陽極室にオゾン含有ガスを発生させ，該ガスを前記電解槽から取り出して陽極液から分離し，分離したオゾン含有ガスを水と接触させ，被処理水を処理する」という水処理方法の発明が記載されているということができる。


さらに，引用例２の図－５において，オゾンマスターは被処理水が流通する被処理水流通部に連結されていることが記載されているから，引用例２には「被処理水が流通する被処理水流通部に，純水を電解して電解槽の陽極室にオゾン含有ガスを生成させる電解オゾナイザーを連結し，該電解オゾナイザーから取り出した前記オゾン含有ガスにより前記被処理水を処理する水処理装置」の発明が記載されているということができる。
(2)原告は，引用例２には，オゾン含有ガスを被処理水に接触させる構成が開示されていないと主張する。
しかし，前述のとおり，引用例２の図－５には，オゾンマスターからのオゾンとＲＯ水法により精製した水とが「気液接触装置」により接触されることが開示されているのであり，オゾンマスターからのオゾンがガス（オゾン含有ガス）であることは明らかであるから，原告の主張は失当である。(3)原告は，引用例２の図－５は，オゾンの殺菌効果を確認するためのテストループに過ぎず，本件発明１及び３の無菌水システムとは異なると主張する。しかし，引用例２の図－５が，オゾンの殺菌効果を確認するためのテストループに過ぎないとしても，引用例２には，前記のとおり，図－５の説明の記載に引き続き，「オゾン水を定期的なシステムの殺菌に使用するという方法のほか，極微量のオゾンを純水に溶解させておき，ユースポイントで水銀灯によつて分解するという連続無菌純水維持システムが可能であると考えられる。」と記載されているのであるから，単なるテストループではなく，実用の水処理システムが開示されていることは明らかであり，原告の主張は失当である。
(4)原告は，本件発明１及び３の「処理」は，被処理水中のオゾン濃度を増加させることであり，引用発明２は，その意味での処理を備えているものではない，と主張する。
しかし，本件発明１及び３における「処理」とは，その特許請求の範囲の記載からすれば，少なくとも，被処理水にオゾン含有ガスを接触させる操作自体，ないしは，そのオゾン含有ガスと被処理水との接触操作やオゾン含有ガスの作用によって，被処理水の性質や状態を変化させることを意味するものであり，単にオゾンを水に溶解させてオゾン水とすることも含むものと解するのが相当である。そして，本件発明１及び３の被処理水及び処理において，そのオゾン濃度に具体的な限定がないことは前述のとおりであり，原告が主張するように本件発明１及び３の「処理」が被処理水中のオゾン濃度を増加させることを意味すると解すべき根拠はないのであるから，引用例２発明が，無菌処理に必要な限度で，被処理水として低い濃度のオゾン水を生成するに過ぎないとしても，それは，本件発明１及び３の「処理」ないし「被処理水」に該当するというべきである。(5)以上のとおりであるから，本件発明１及び３は，引用発明２と同一であると認められ，本件発明１及び３の新規性を否定した審決の判断に誤りはない。
３　取消事由３（手続違背）について
(1)被告ササクラは，本件の無効審判の審判請求書において，「本件特許の請求項１に係る特許発明は，甲第１号証乃至甲第１０号証（判決注・甲第２号証は，引用例２である。）に記載された発明に基いて・・・請求項３に係る特許発明は，甲第１号証乃至甲第１０号証に記載された
発明に基いて，・・・
それぞれ容易に発明できたものであり，特許法２９条第２項の規定により，無効とすべきである。」（甲第３１号証２頁～３頁）と主張しつつ，同審判請求書５頁～６頁において，引用例２の内容を引用
し，本件発明１及び３の無効理由のまとめとして，
「よって，請求項１及び請求項３に係る発明は，甲第１号証乃至甲第１０号証から自明なものであり，何ら新規性も進歩性も具備しないものである。」（同２１頁）
としている。
また，被告ササクラは，平成１１年８月３日付上申書（乙第３号証，第１回口頭審理手続において陳述・甲第３４号証）の１１頁以下で，引用例２の技術内
容について説明し，まとめとして，
「以上により，甲第２号証では「純水を電解して陽極室にオゾンを発生させ，陽極室からオゾン含有ガスを分離して取り出し，純水である被処理水に気液接触装置で接触させ，オゾンが溶解した高純度被処理水を生成する」という，本件特許発明の基本的技術の全てが開示されていることは明らかである。」（１４頁）としている。
以上からは，被告ササクラは，本件の無効審判請求において，当初から引用例２に基づき，本件発明１及び３が新規性を欠くとする無効理由を主張していたものと優に認めることができる。
(2)被告Ｙは，審判請求書（甲第３５号証）において，「本件特許の特許請求の範囲第１項（以下「請求項１」の様に略称する）および請求項３に係る発明は，甲第１号証（判決注・本訴甲第３０号証）或いは甲第２号証（判決注・本訴甲第２９号証）に記載された発明であるから，特許法第２９条第１項の規定により特許を受けることができないものであり・・・」（２頁～３頁）
と主張しており，新規性欠如の主張はしているものの，その資料として，引用例２は挙げていない。そして，本件証拠上，被告Ｙの関係で，原告に対し，特許法１５３条２項に基づく通知が発せられたとは認められない。そうすると，審決が，被告Ｙの無効審判請求との関係でも，引用例２に基づく本件発明１及び３の新規性欠如を理由として同発明の特許性を否定することは，被告Ｙの申し立てない理由について審理判断したことになり，形式的には，審決に特許法１５３条２項所定の手続を欠いた瑕疵があるといえる。
しかし，本件の審判においては，被告Ｙの無効審判請求と被告ササクラの無効審判請求等とが併合して審理されたものであり，前記のとおり，被告ササクラは，引用例２に基づく新規性欠如の主張をし，これに対し，原告は，平成１１年９月２日付陳述要領書（乙第５号証）の８頁以下において，引用例２の内容を引用し
て，
「本件特許発明に係る方法又は装置に類似する方法又は装置を開示するものであるようにも見える。なお，ここで，上記「気液接触装置」における「気液接触」が，「気体オゾンとＲＯ水の接触」か「オゾン含有水中のオゾンガスとＲＯ水の接触」か，換言すれば，上記オゾンマスターから排出されるオゾンが，オゾンガスかオゾン水かは，一概に決定できないと，平成１１年４月１２日付審判事件答弁書において述べた。        しかしながら，甲第２号証（判決注・引用例２）に記載されている「気液接触」を，上記の場合のうちいずれであると解釈しても，甲第２号証に記載されている技術は，本件特許発明とは全く異なるものである。」（９頁）
と主張し，また，


主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
被告は，原告に対し，金３万０６００円を支払え。
第２事案の概要
１請求原因の要旨
原告が，被告から，平成５年３月２６日に，賃借期間の定めなし，賃料１か月１万０２００円，敷金３万０６００円等の条件で賃借した名古屋市名東区ａｂ丁目ｃ番地ｄ荘ｅ棟ｆ号室（以下「本件建物」という。）の賃貸借契約（以下「本件契約」という。）が，平成１５年４月３０日終了（翌月６日明渡し）したことに伴う未返還の敷金３万０６００円の支払請求
２被告の主張の要旨
本件建物の明け渡しに伴う本件建物の補修費用は，畳の表替，ふすまの張替等合計金８万３３００円であり，被告は，本件の敷金をその費用に充当の上，不足額である５万２７００円の支払いの告知をしているもので，原告に対して返還するべき敷金の残額はない。
３争点
原告は，本件建物を通常の用法に従って使用してきたものであり，通常の使用による損耗，汚損は，毎月の賃料によってカバーされるもので，本件建物の補修費用８万３３００円は原告が負担すべきものではないとして争うので，この主張の成否が中心的争点である。
第３当裁判所の判断
１本件契約の性質について
本件建物は，地方公共団体である被告が事業主体として所有し管理している公営住宅であるが，公営住宅の使用関係に関しては，その本質において私法上の賃貸借関係であり，特則として公営住宅法（以下「法」という。）が適用されるほか，その特別の定めのない事項については一般法として民法，借地借家法等の適用があるものというべきである。ただ，事業主体は，法及びその施行令等により一定の制約を受けているとともに，条例によって使用関係の内容を定める権能を与えられている。そして，入居者はこれら法令によって定められた使用関係の諸条件を承知の上で，一種の付合契約を締結するものと解され，その限度で民間の一般的な賃貸借契約とは自と異なった側面を有するといえる。
２補修費用負担の根拠及び範囲について
(1)事業主体は，貸主として，住宅の使用に必要な修繕をする義務を負う（民法６０６条１項）とされるが，この規定は強行規定ではないから，修繕義務の内容は契約当事者の特約によって左右することができる。
一方，法２１条は，「事業主体は，公営住宅の家屋の壁，基礎，土台，柱，床，はり，屋根及び階段並びに給水施設，排水施設，電気施設その他の国土交通省令で定める附帯施設について修繕する必要が生じたときは，遅滞なく修繕しなければならない。ただし，入居者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときは，この限りでない。」と規定するので，事業主体は特約によってもこれらの義務を免れることはできない。
ここに規定する以外の修繕については，法は何も言及していないので，公営住宅の退去時における具体的な修繕義務の内容は，条例，慣行等をも含めた契約内容の如何で決まることとなる。
(2)名古屋市営住宅条例等の定め等について
ア名古屋市営住宅条例（昭和２９年名古屋市条例第２５号，以下「条例」という。）は，修繕費について，「公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は，次条に規定するものを除き，市の負担とする。」（１７条）とし，次条において，「次に掲げる費用は，入居者の負担とする。（中略）(2)障子，ふすまの張替，ガラスのはめ替，畳の表替（裏返しを含む。）に要する費用（中略）(5)前各号のほか市長の指定した費用」と規定している。この規定は，第一義的には入居者の入居生活中の修繕費の負担について貸主である被告の義務を免れるためのものと解され，退去，明け渡しに伴う原状回復としての修繕費の負担について明確に規定しているものとまでは解されない。イ入居者の退去に伴う費用負担については，負担区分総括表（乙３），市長の定める市営住宅退去者負担分建物補修費の事務取扱要領と同要領で別に定めるとされている査定基準（乙４）で取扱いを定めており，それによれば，畳の表替，ふすまの張替については入居後１年以上，壁塗装等については同７年以上で原則として汚れ，破れなどの損傷の多少にかかわらず査定すること等とされている。被告は，この取扱いについて入居者に周知するため，「市営住宅使用のしおり」（乙５，１０）を入居者に配布している。ウ本件建物への入居に際しては，「その使用につき公営住宅法，名古屋市営住宅条例及びこれらに基づく規則，命令，指示を遵守いたします。」と記載され，原告及び連帯保証人の署名，押印のある請書（乙１１）が提出されている。エ本件建物の退去に際しては，退去届（乙６），市営住宅退去者負担分建物補修費調書（乙７）が原告名義で各作成提出されており，補修費の区分，数量，金額等の明細及び同金額を敷金から振り替えることを承諾する旨の記載がある。オ以上のところから，退去に伴う補修費の負担に関して，条例は必ずしも明確に規定してはいないけれども，被告がイからエまでに述べた取扱いによって，名古屋市内約６万戸に及ぶ公営住宅の管理を一律に行い，他の入居者と同一の基準で査定を行い，入居者から個別の同意を得た上で敷金からの振替えを行っていることが認められる。
(3)家賃の性質について
原告は，通常の使用による損耗，汚損は，毎月の賃料によってカバーされるものであると主張するが，第３，２，(1)において述べたとおり，入居者の退去に際しての補修費用負担の範囲については，条例，慣行等を含めた具体的な契約内容によって決まるものであり，家賃の金額の決定に関する法１６条，同施行令２条，３条，条例１２条以下，同施行細則１０条以下の諸規定に照らしても，家賃の性質から当然に結論が導かれるということにはならない。
さらに，公営住宅の家賃については，その設置の目的とされる「国及び地方公共団体が協力して，健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し，これを住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で賃貸し，又は転貸することにより，国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与する」（法１条）ために，民間の賃貸住宅に比して特に低廉に設定されていること，また，建設時からの経過年数に応じて算出される係数により建物減価分が毎年減額されていることも考慮すると，通常の住宅使用による自然減価分が毎月の家賃に含まれているとすることは相当でない。
３結論


平成１７年（行ケ）第１０１２８号　特許取消決定取消請求事件（旧事件番号　東京高裁平成１６年（行ケ）第５６２号）
口頭弁論終結日　平成１７年７月１９日
判　　　　　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　住友電気工業株式会社
訴訟代理人弁護士　　　杉本    進介
被　　　　　　告　　　特許庁長官　小川      　洋
指定代理人　　　      一色    貞好
同　　　　　　　　　　大元    修二
同　　　　　　　　　　小曳    満昭
同　　　　　　　　　　伊藤    三男
主　　　　　　　　　　　文
１　特許庁が異議２００２－７２６１２号事件について平成１６年１１月１２日にした決定を取り消す。
２　訴訟費用は各自の負担とする。
事実及び理由
１　原告は，主文第１項と同旨の判決を求め，請求原因として別紙のとおり述べた。
２　被告は，請求棄却の判決を求め，請求原因事実は争わないと述べた。上記争いのない事実によれば，原告の本訴請求は理由があるからこれを認容し，訴訟費用については，本訴の経緯にかんがみ，これを各自に負担させるのを相当と認め，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官    　中野    哲弘
裁判官    　岡本      　岳
裁判官    　上田    卓哉
（別紙）
請求原因
１　原告は，発明の名称を「ハウジングとケーブルの接続構造及び接続方法」とする特許第３２７７７６１号発明（平成７年７月３１日出願，平成１４年２月１５日設定登録。以下「本件特許」という。）に係る特許権者であり，その設定登録時の特許請求の範囲は，別紙１のとおりである。
２　その後，本件特許につき特許異議の申立てがされ，異議２００２－７２６１２号事件として特許庁に係属したところ，原告は，平成１６年３月２３日，本件特許の特許請求の範囲等の訂正（以下「第１次訂正」という。）を請求した。第１次訂正に係る特許請求の範囲は別紙２のとおりである。特許庁は，同事件につき審理した上，平成１６年１１月１２日，「訂正を認める。特許第３２７７７６１号の請求項１ないし５に係る特許を取り消す。」との決定（以下「本件決定」という。）をし，その決定謄本は同年１２月６日原告に送達された。３　原告は，平成１６年１２月２７日，本件決定の取消しを求める本訴を提起し，その係属中の平成１７年３月１７日，特許庁に対し，本件特許の特許請求の範囲等につき更に訂正審判の請求をした（以下「第２次訂正」という。）。第２次訂正に係る特許請求の範囲は別紙３のとおりであるが，特許庁は，同請求を訂正２００５－３９０４９号事件として審理した上，同年５月３０日，訂正を認める旨の審決（以下「本件訂正審決」という。）をし，その審決謄本は同年６月９日原告に送達された。
４　第２次訂正によって特許請求の範囲が減縮されたことは明らかであり，本件訂正審決の確定により，本件決定が前提とする発明の要旨の認定は誤りに帰したことになるので，本件決定の取消しを求める。
（別紙１）
特許請求の範囲（設定登録時のもの）
【請求項１】本体装置を封止するハウジングと，この本体装置に接続され，このハウジングを貫いて導出されるケーブルとを備え，ハウジングとケーブルの間を気密封止するハウジングとケーブルの接続構造において，ハウジングがポリブチレンテレフタレート樹脂の溶融成形によって形成され，ケーブルのシース材は，難燃化した熱可塑性ポリエステルエラストマを主体とする樹脂組成物の架橋体であり，このシース材がハウジングの溶融成形によりハウジングと接着しているハウジングとケーブルの接続構造。
【請求項２】前記シース材の難燃化は，ポリブロモジフェニルエーテルを除く難燃剤によってなされる請求項１に記載のハウジングとケーブルの接続構造。【請求項３】前記難燃剤は，エチレンビス臭素化フタルイミド，ビス（臭素化フェニル）エタン，ビス（臭素化フェニル）テレフタルアミドからなる群より選ばれる１種もしくは複数種の混合物である請求項２に記載のハウジングとケーブルの接続構造。
【請求項４】前記熱可塑性ポリエステルエラストマの非晶性ソフトセグメントがポリオキシメチレングリコールである請求項１乃至３のいずれかに記載のハウジングとケーブルの接続構造。
【請求項５】本体装置を封止するハウジングと，この本体装置に接続され，このハウジングを貫いて導出されるケーブルとを備え，ケーブルのシース材は，難燃化した熱可塑性ポリエステルエラストマを主体とする樹脂組成物の架橋体であって，ポリブチレンテレフタレート樹脂の溶融成形によってハウジングを形成するとともに，その溶融成形時にハウジングと前記シース材を接着させてハウジングとケーブルの間を気密封止するハウジングとケーブルの接続方法。･
（別紙２）
特許請求の範囲（第１次訂正後のもの。訂正部分を下線で示す。）【請求項１】本体装置を封止するハウジングと，この本体装置に接続され，このハウジングを貫いて導出されるケーブルとを備え，ハウジングとケーブルの間を気密封止するハウジングとケーブルの接続構造において，ハウジングがポリブチレンテレフタレート樹脂の溶融成形によって形成され，ケーブルのシース材は，難燃化した熱可塑性ポリエステルエラストマを主体とする樹脂組成物の電離性放射線によって架橋した架橋体であり，このシース材がハウジングの溶融成形によりハウジングと接着しているハウジングとケーブルの接続構造。
【請求項２】前記シース材の難燃化は，ポリブロモジフェニルエーテルを除く難燃剤によってなされる請求項１に記載のハウジングとケーブルの接続構造。【請求項３】前記難燃剤は，エチレンビス臭素化フタルイミド，ビス（臭素化フェニル）エタン，ビス（臭素化フェニル）テレフタルアミドからなる群より選ばれる１種もしくは複数種の混合物である請求項２に記載のハウジングとケーブルの接続構造。


平成一二年(ワ)第四五〇号　不正競争行為差止等請求事件
判　　　　　　決
原　　　　　　　告　　　　カメヤマ株式会社
右代表者代表取締役　　　　【Ａ】
右訴訟代理人弁護士　　　村　　　松　　　　昭　　　夫同　　　　　　　　　　　　坂　　　本　　　　　　　　団
被　　　　　　　告　　　　東亜若松株式会社
右代表者代表取締役　　　　【Ｂ】
右訴訟代理人弁護士　　　　今　　　口　　　　裕　　　行同　　　　　　　　　　　　中　　　光　　　　　　　　弘
主　　　　　　文
一　原告の請求をいずれも棄却する。
二　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第一　請求
一　被告は、別紙目録４記載の包装箱のローソクを譲渡してはならない。二　被告は、その占有する別紙目録４記載の包装箱及び同包装箱のローソクを廃棄せよ。
三　被告は、原告に対し、金一二〇〇万円及びこれに対する平成一一年八月二八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二　事案の概要
本件は、別紙目録１及び２記載の包装箱（以下、それぞれ「原告包装箱１」、「原告包装箱２」といい、まとめていう場合には単に「原告包装箱」という。）にローソクを収納して販売している原告が、平成六年四月から同七年七月までは別紙目録３記載の包装箱に、同年八月から現在までは同目録４記載の包装箱（以下、それぞれ「被告包装箱３」、「被告包装箱４」といい、まとめていう場合には単に「被告包装箱」という。）に、それぞれローソクを収納して販売してきている被告に対し、原告包装箱は、原告の商品表示として周知、著名であるところ、被告包装箱は、原告包装箱と類似し、被告の右販売行為は、原告の商品との誤認混同を生じさせる行為であり、被告の右販売行為は、不正競争防止法二条一項一号又は同項二号所定の不正競争に該当するとして、同法三条一項に基づき被告包装箱４の譲渡の差止めと、同条二項に基づき被告包装箱４及び同包装箱のローソクの廃棄と、同法四条に基づき被告が被告包装箱を販売したことによる損害賠償を求めている事案である。
以下、書証は、甲１などと略称し、その枝番のすべてを引用する場合には、枝番の記載を省略する。
第三　争点
一　周知性、著名性
原告包装箱は、原告の商品表示として周知（不正競争防止法二条一項一号）又は著名（同項二号）か。
二　類似性、混同のおそれ
被告包装箱は、原告包装箱と類似するか（同項二号）、又は類似し、被告による被告包装箱３及び４の販売は原告の商品と混同を生じさせるか（同項一号）。
三　差止め及び廃棄請求の必要性
四　損害額
第四　争点に関する当事者の主張
一　争点一（周知性、著名性）について
【原告の主張】
１　原告は、昭和四六年ころ以降、原告包装箱にローソクを収納して販売してきた。原告の右包装箱の使用は、いずれも長期にわたり、日本全国において原告の製造、販売するローソクの包装箱として継続的に使用され、全国的に宣伝広告もされてきた。
その結果、原告包装箱は、原告の商品の出所を示す表示として世間に広く認知されるに至った。
したがって、原告包装箱は、原告の商品表示として周知、著名である。２　被告は、原告包装箱の構成要素を個別に取り出して、それぞれについて個別に評価し、いずれもありふれているから、周知性、著名性を有しているとはいえないと主張する。
しかし、原告包装箱の有する特徴を、他と切り離した形で個々に評価するのは正しくない。原告包装箱の個々の構成要素は、他の構成要素と有機的に関連し、一体となることによって、自他識別機能ないし出所表示機能を有しているからである。
【被告の主張】
１　原告包装箱は、いずれも地色が紺で、箱に表示される文字等に使用される色彩が、白・赤・黄であるが、それらの色は、原色であって何ら特殊な色ではないし、日本人の好きな色の上位を占めるものである。特に地色の紺（青）は、ローソクの色が引き立ち、また仏事等に合うということで、ローソクの包装箱には洋の東西を問わず広く用いられているものである（乙１ないし９）。しかも、色彩は古来存在するものであって、本来何人も自由に使用し得るものであり、紺、白、赤、黄というようなごくありふれた色彩について特定人に独占的使用を認めるとすると、他の者は自己の商品に付する色彩の選択肢の範囲を狭められ、極端にいえば最後発の業者は、商品に付する色彩がなくなってしまうというような事態にもなりかねないから、複数の色彩の具体的な組み合わせであればともかく、地色が濃紺であるとか、抽象的に箱に表示される文字や図柄に使用される色彩が白・赤・黄であるという点については、不正競争防止法二条一項一号、二号による保護は認められないというべきである。
２　原告包装箱は、いずれも六面が白い枠で囲まれているが、このように包装箱の周囲を白い枠で囲むというのは古くは牛乳石けんの商品でも使用されており、特段目新しいものではなくむしろありふれている。
３　原告包装箱は、いずれも内容物が見える窓がついているが、それも日用雑貨品ではありふれたものである。


４　被告は、昭和三〇年ころから、「富士錨印」という商品名でローソクを販売しているところ、その包装箱は地色が紺で、文字等には赤、白、黄が使用され、六面が白い枠で囲まれており、昭和四〇年ころから販売された同商品の包装箱には、内容物が見える窓もついている。また、被告以外の同業他社も、同様の包装箱にローソクを収納して販売している（乙３ないし９）。５　以上のことからすると、原告包装箱が、原告の商品表示として周知性、著名性を有しているとはいえない。
二　争点二（類似性、混同のおそれ）について
【原告の主張】
１　原告包装箱は、いずれも①箱の地色が濃紺であり、②箱のすべての面が白枠で囲まれており、③箱に表示される文字や図柄に使用されている色彩は、白、赤、黄、青であり、④箱の正面に釣り鐘型の窓が開いていて、中のローソクが見えるようになっているという、特徴を有している。
被告が同業他社製品を含むローソクの包装箱として引用するもののうち、乙１ないし８は、いずれも原告包装箱を模倣したものであり、これらの存在により、原告包装箱の右特徴が否定されるものではない。
これに対し、被告包装箱は、いずれも原告包装箱の右特徴をすべて具備するものであり、特に「ローソク」の文字も原告包装箱と同様白色で、「煌」又は「ＫＩＲＡＭＥＫＩ」の文字は、原告包装箱の「カメヤマ」の文字がそうであるように、黄色や赤色で表示され、平面及び底面に白色文字でローソクのサイズや本数が記載されている。さらに、包装箱の形状・寸法もほぼ同一である。したがって、被告包装箱は、原告包装箱と極めて類似している。２　また、①両者が類似していること、②被告包装箱には被告会社名は包装箱の背面に記載されているのみであり、ほとんどの需要者は購入時に被告会社名に気づかないこと、③ローソクの主要な購買層は、比較的高齢の顧客であるため、被告包装箱の正面に記載されている「ＫＩＲＡＭＥＫＩ」を「ＫＡＭＥＹＡＭＡ」が表記されていると誤解するおそれがあること、④被告包装箱の正面に記載されている「煌」は被告を表す固有名詞ではないため、その他の類似点から原告の新商品であると誤解されてしまうことから、被告がローソクを被告包装箱に収納して販売する行為は、原告の商品と混同を生じさせる行為である。
現に、被告包装箱３に収納されて販売されているローソクを購入した需要者が、これを原告の製品であると誤信して、その製品に対する苦情を原告宛に申し入れてくる例がある。
【被告の主張】
１　原告包装箱と被告包装箱とを比較すれば、以下のとおりの違いがある。
(一)　地色
地色原告包装箱は濃紺であるが、被告包装箱はもっと色が薄くくすんだ青色が基調になっており、しかも横に縞模様が入っている。
(二)　窓
原告包装箱は釣り鐘型の窓が開いているが、被告包装箱はもっと細長くていわばソーセージのような形である上、上下に分かれており、間に「ＫＩＲＡＭＥＫＩ」、「暑中保証最高級品」の文字が印刷されている。
(三)　「煌」の文字
被告包装箱には、黄色で大きく漢字の「煌」という文字が印刷されている。
(四)　山亀マーク及び三本燭台
原告包装箱には赤字の山亀マークや三本燭台が印刷されているが、被告包装箱にはそのようなものはない。
(五)　カメヤマの文字
原告包装箱には正面及び側面に「カメヤマ」の文字が印刷されているが、被告包装箱にはない。
以上の両者の違いによれば、両者が一見して類似しないことは明らかである。
特に縞模様が入っていること等地色の違い、登録商標が表示されているかどうか、及び「カメヤマ」の文字が記されているかどうかは類似性を判断する上で大きな意義を有すると考えられるところ、これらが原告包装箱と異なる被告包装箱は全体としてみても類似していない。
２　原告が主張する原告包装箱の特徴点が、原告包装箱の要部になり得ないことについては、前記一【被告の主張】のとおりである。３　被告が被告包装箱にローソクを収納して販売する行為が、原告の商品と混同を生じさせる行為であるとの原告の主張は争う。
三　争点三（差止、廃棄請求の必要性）について
【被告の主張】
原告の請求のうち、ローソクの譲渡やローソクの廃棄を求める部分は根拠を欠き、理由がない。
【原告の主張】
争う。
四　損害額
【原告の主張】
被告は、平成六年四月ころから平成七年七月ころまで被告包装箱３に、同年八月ころから現在まで被告包装箱４に、ローソクを収納して販売してきており、それらの販売により、年平均で約三〇〇〇万円、合計約一億二〇〇〇万円を下らない売上を上げており、少なくとも、その一〇パーセントに相当する金一二〇〇万円の利益を得た。
したがって、被告が被告包装箱３及び４にローソクを収納して販売したことにより被った原告の損害額も金一二〇〇万円と推定される。
【被告の主張】
争う。
第五　争点に対する当裁判所の判断
一　争点２（類似性、混同のおそれ）について
１　原告包装箱の形態
原告包装箱１及び２の形態は、別紙包装箱対比表「原告包装箱１」、「原告包装箱２」欄記載のとおりである（検甲１、２）。
２　被告包装箱３及び４が、原告包装箱１又は２と類似しているといえるかどうかは、取引の実情の下において、需要者が両包装箱の外観、称呼又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのが相当であるが、不正競争防止法二条一項一号及び二号が、自他識別機能及び出所表示機能の点で優れている周知又は著名な商品表示を保護するものであることからすれば、右おそれがあるか否かを検討するに当たって、まず、原告包装箱１及び２のうち自他識別機能、出所表示機能が特に認められる部分（要部）はどこかを、需要者の観点から検討し、当該部分を被告包装箱３及び４が具備しているかどうかを中心として、全体の類否を判断すべきである。(一)　被告包装箱３の販売が開始された平成六年四月当時におけるローソク
の包装箱の実情


右当時、市場には、原告包装箱１及び２のほか、次のようなローソクの包装箱が存在していたことが認められる（甲12ないし22、後掲各証拠、弁論の全趣旨）。
(1)　富士錨ローソク（製造元・被告、乙１）
ア　箱の地色は濃紺である。
イ　箱のすべての面は白枠で囲まれている。
ウ　正面上部には、白色の「富士錨」の文字と赤色で白の縁取りがある「ローソク」の文字が横一列に大きく書かれ、その上に「暑中保証」の文字が黄色で横一列に小さく書かれ、正面下部に錨型のデザインが白い縁取りで施され、そのデザインの左右に、「商標」「登録」の文字が赤色で縦に小さく書かれ、その下に「東亜若松株式会社」の文字が黄色で横一列に書かれている。エ　箱の正面中央部には富士山型の窓が開いていて（ただし山頂部分は窓ではなくイラストとなっている。）、中のローソクが見えるようになっている
(2)　金鳥印のローソク（製造元・被告、乙２）
ア　箱の正面の地色は濃紺であり、その他の面の地色は白色である。イ　箱の正面は、白と水色の二重枠で囲まれている（白が外側）。ウ　箱の正面上部には、「暑中請合」、「金鳥錨印最高洋蝋燭」の文字が白色で横に、かつ上側に凸に湾曲した列に書かれ、その下に錨型のデザインが水色で描かれ、そのデザインの中央には地色が白色の丸があり、その中に赤と黄色で鶏のイラストが描かれ、そのデザインの左右には「商標」「登録」の文字が黄色で縦に書かれ、そのデザインの下には、「最高級品」の文字が青色で横一列に書かれている。
エ　箱の正面下部には、正方形の窓が開いていて、中のローソクが見え
るようになっている
(3)　ＴＡＫＡＲＡローソク（製造元・佐藤油脂工業株式会社、乙３）ア　箱の地色は紺である。
イ　箱のすべての面は白枠で囲まれている。
ウ　箱の正面上部には、「ＴＡＫＡＲＡ」の文字が赤色で横一列に大きく書かれ、その下に「ローソク」の文字が白色で横一列に大きく書かれ、その下にローソクの炎の明かりが広がる様をイメージした黄色の同心円が赤色の炎を中心に描かれ、その下のローソク本体部の左右には、「保証」、「品質」の文字が水色で縦に小さく書かれ、ローソク本体の下には、「Ｓ－４号２０本入」、「２２５ｇ」の文字が白色で横２列に書かれている。
エ　箱の正面にある右ローソク本体は、切り開かれた窓となっており、
中のローソクが見えるようになっている
(4)　コーヨーローソク（製造元・株式会社光陽社蝋燭工業所、乙４）ア　箱の地色は濃紺である。
イ　箱のすべての面は白枠で囲まれている。
ウ　箱の正面上部には、錨をモチーフとしたイラストが黄色を基調に描かれ、そのイラストの左右には、「最高」、「級品」の文字が赤色で横に書かれ、その文字の下に「登録」、「商標」の文字が白色で横に書かれ、イラストの下には、「コーヨー」の文字が白色で横一列に大きく書かれ、その下に「ローソク」の文字が白色の縁取りがされた赤色で大きく書かれ、その下にローソクの炎をイメージしたイラストが、その炎部分及び炎から明かりが広がる様をイメージした部分は黄色、本体部分は白色で大きく描かれている。
エ　箱の正面にある右ローソクの炎部分は、黄色の縁取りを残して切り開かれた窓となっており、中のローソクが見えるようになっている(5)　六星ローソク（製造元・六星蝋燭株式会社、乙６）ア　箱の地色は青である。
イ　箱のすべての面は白枠で囲まれている。
ウ　箱の正面には、上部に「ＢＥＳＴ　ＣＡＮＤＬＥ」の文字が白色の縁取りがある赤色で横一列に書かれ、その下に六個の星を図案化したイラストが白地に赤色で描かれ、その左右に、「暑中」、「保証」の文字が白色で縦に書かれ、その下にローソクのイラストが描かれており、その炎部分は、明かりが広がる様をイメージして、中心部分から、赤、橙、黄色、白、薄紫の順に炎のイラストが描かれ、本体部分は黄色の縁取りがなされており、そのイラストの下には、「六星ローソク」の文字が白色で横一列に大きく書かれている。
エ　箱の正面にある右ローソクの本体部分は、黄色の縁取りを残して切り開かれた窓となっており、中のローソクが見えるようになっている(6)　日之出富士ローソク（製造元・国光産業株式会社、乙７）ア　箱の地色は青である。
イ　箱のすべての面は白枠で囲まれている。
ウ　箱の正面には、上部に「最高級品」の文字が白色で横一列に書かれ、その下に「日之出富士」の文字が赤色で横一列に大きく書かれ、その下に「ローソク」の文字が白色の縁取りをした水色で横一列に大きく書かれ、下部には、「製造元」、「国光産業株式会社」の文字が白色で横一列に書かれている。エ　箱の正面中央には、縦長長方形（上部の角は隅丸になっている。）の窓が開いていて、中のローソクが見えるようになっている。(7)　特撰３号ローソク（製造元・ニホンローソク株式会社、乙８）ア　箱の地色は青である。
イ　箱のすべての面は白枠で囲まれている。
ウ　箱の正面には、上部左に錨をモチーフにしたイラストが白色の縁取りがある赤色で描かれ、その右に「特撰」の文字が黄色で横一列に書かれ、その下中央に「ローソク」の文字が白色の縁取りがある赤色で横一列に大きく書かれ、下部には、黄色の横帯が２本あり、その中に「心のあかりを」、「暮らしの中に」の文字が赤色でそれぞれ横一列にかかれ、その下に「３号」等の文字が白色で書かれている。
エ　箱の正面には、縦長の略長方形（上部の角は隅丸になっている。）の窓が開いていて、中のローソクが見えるようになっている。
(二)　原告のローソク業界における地位について


証拠（甲６、８、11、乙32ないし34、36ないし39、51ないし54、58ないし75、77、122）によれば、原告は、昭和二年二月にローソクの製造販売を開始した個人営業の亀山蝋燭製造所が昭和二一年一〇月二一日に法人化された会社であり、個人営業時代を含めると七〇年以上にわたってローソクを製造、販売してきているものであって、国内における市場占有率はトップであり、昭和三八年以降は年間一千数百万円から二千数百万円程度、昭和四九年以降は一億円以上の費用をかけて業界紙、カタログ、雑誌及びテレビＣＭ等により宣伝広告を行っていることが認められる。
右事実からすると、原告の会社名は、ローソクの製造、販売元として、需要者である一般消費者に広く認識されているものと認められる。(三)　以上の事実を前提に、原告包装箱１及び２の要部はどこかを検討するに、まず、原告は、原告包装箱は、いずれも①箱の地色が濃紺であり、②箱のすべての面が白枠で囲まれており、③箱に表示される文字や図柄に使用されている色彩は、白、赤、黄、青であり、④箱の正面に釣り鐘型の窓が開いていて、中のローソクが見えるようになっているという、特徴を有していると主張する（以下「原告主張特徴点」という。）。
原告主張特徴点は、原告包装箱１及び２に共通するデザインではあるが、それら（特に①ないし③）は、原告包装箱の形態のうちでは抽象的なデザインに係る部分である上、需要者が、原告包装箱１又は２を見る場合、原告主張特徴点のみを抽出して見るのではなく、原告主張特徴点とそれ以外の部分を一体のものとして見ることになるのであるから、それらが、原告包装箱１と２の共通点であることから、直ちに、原告包装箱１及び２の要部であるということはできない。そして、原告包装箱の地色やそこに表示される文字や図柄に使用されている色は、ごくありふれた基本的な色彩であって、それ自体何ら特徴を有するものではなく（特に、原告包装箱の白、赤、黄色の色彩は、ローソクのイメージから得られるありふれた色彩ということもできる。）、また、包装箱においては、各面の周縁部を白色で縁取ったり、内容物が見えるようにするために窓を設けること自体もありふれたものである（乙83、84、88ないし90、92ないし95、乙104の１、２、４、乙106、乙108の１、３、４、乙109ないし113）。その上、前記(一)記載のとおり、被告によって、被告包装箱３が販売され始めた平成六年四月の時点においては、①箱の地色が濃紺又は青色であり、②箱のすべての面が白枠で囲まれており、③箱に表示される文字や図柄に使用されている色彩は、白、赤、黄、青であり、④箱の正面に窓が開いていて、中のローソクが見えるようになっているローソクの包装箱は、多数存在していたのであり、その時点において、原告が、原告主張特徴点を具備したローソク包装箱の販売を独占的に行ったとは認められない。
また、原告が原告商品の宣伝広告において特に原告主張特徴点を強調していたということを認めるに足る証拠もない。
以上のことからすると、需要者が原告主張特徴点に強く印象づけられ、原告主張特徴点が原告商品を識別する際のポイント（要部）となっている状況は認められない。
なお、原告は、前記(一)で摘示した乙１ないし４及び乙６ないし８は、原告包装箱を模倣したものであると主張するが、原告主張特徴点が原告包装箱の要部になるかどうかは、市場において、原告主張特徴点に需要者の注目が集まり、原告の商品であることを識別するポイント（要部）になっているかどうかによって判断すべきであるから、原告主張特徴点を具備した他社製品が多数存在する以上、原告主張特徴点は原告の商品であることを識別するポイント（要部）にならないというべきである。
(四)　原告包装箱がローソクの包装箱であることからすると、需要者は、原告包装箱に接する場合、特にその正面のデザインに注目するものと考えられる。そして、原告包装箱１の正面のデザインを、視覚的に見ると、中央部分に上部が円弧状になった縦長長方形の大きな窓があり、窓の上部にアルファベットの文字が白色で横一列に大きく記載され、窓の下部にカタカナの文字が黄色で横一列に大きく記載され、全体として、どっしりとした安定感のある雰囲気を醸し出している点に特徴があると認められる。さらに、前記(3)記載のとおり、原告の会社名は、ローソクの製造、販売元として、広く需要者に認識されていると認められるから、窓の上部の「ＫＡＭＥＹＡＭＡ」の文字（白色）、窓の下部の「カメヤマ」の文字（黄色）、及びアルファベット「ＫＡＭＥＹＡＭＡ」と漢字「亀」を図案化した「山亀マーク」と通称される原告登録商標（乙４４、４５）の記載（赤色）は、「この商品はカメヤマの商品である」との観念を生じさせる意味的記載であって、それらは正面に占める割合が大きいため、需要者の注目が強く集まるものと認められる。
したがって、原告包装箱１に接する需要者は、その正面に記載されているデザイン的特徴と意味的記載部分から生じる観念とを不可分一体のものとして認識し、その出所を識別するものと見るのが相当であり、それらが、原告包装箱１の要部になるというべきである。
また、原告包装箱２の正面のデザインを、視覚的に見ると、正面の中央部分に上部が円弧状になった縦長長方形の大きな窓があり、その上部に青色の燭台に立てられた３本のローーソクにいずれも赤い炎が燃え、その明かりが周囲に広がっている図形が比較的小さく描かれ、窓の下部にカタカナの文字が黄色で横一列に比較的大きく記載され、全体として、どっしりとした安定感のある雰囲気を醸し出している点に特徴があると認められる。また、原告包装箱１と同様、窓の下部の「カメヤマ」の文字（黄色）は、「この商品はカメヤマの商品である」との観念を生じさせる意味的記載であって、看者の注目が集まるものと認められる。したがって、原告包装箱２に接する需要者は、その正面に記載されているデザイン的特徴と意味的記載部分から生じる観念とを不可分一体のものとして認識し、その出所を識別するものと見るのが相当であり、それらが、原告包装箱２の要部になるというべきである。
３　対比
(一)　被告包装箱３及び４の形態は、別紙包装箱対比表「被告包装箱３」、「被告包装箱４」欄記載のとおりである（検甲３、弁論の全趣旨）。
(二)　原告包装箱１と被告包装箱との対比


原告包装箱１と被告包装箱とを対比すると、需要者の注目が集まる正面のデザインにおいて、被告包装箱には、いずれも、窓があるものの、原告包装箱１のデザインが視覚的に全体としてどっしりとした安定感のあるデザイン的特徴を有しているのに対し、被告包装箱のデザインは、正面左五分の三程度を占めて窓が設けられ、他方、正面右五分の二程度を占めて漢字とカタカナの文字が縦一列に大きく書かれていることから、全体としてすっきりとしたシャープな印象を与えるデザイン的特徴を有している点で異なる。
また、被告包装箱の正面には、原告包装箱とは異なり、「ＫＡＭＥＹＡＭＡ」、「カメヤマ」の記載はなく、各窓の間に「ＫＩＲＡＭＥＫＩ」の文字（赤色）が横一列に記載され、窓の右側に「煌」の文字（黄色）と「ローソク」の文字（白色）が、縦一列に正面全体の五分の二程度を占める大きさで記載されており、被告包装箱に接する需要者に、「この商品の商品名は煌（きらめき）ローソクである。」との観念を生じさせる点で異なる。
したがって、原告包装箱１の要部と、被告包装箱とは外観及び観念が異なり、原告包装箱１と被告包装箱とを全体的に見ても、需要者が、両者の外観及び観念に基づく印象、記憶、連想等からそれらを全体的に類似のものと受け取るおそれがあるとは認められず、類似していると見ることはできない。
(三)　原告包装箱２と被告包装箱との対比
原告包装箱２と被告包装箱とを対比すると、需要者の注目が集まる正面のデザインにおいて、被告包装箱には、いずれも、窓があるものの、原告包装箱２の窓の上部にあるような燭台とローソクの図形はない上、原告包装箱１のデザインが視覚的に全体としてどっしりとした安定感のあるデザイン的特徴を有しているのに対し、被告包装箱のデザインは、前記(二)のとおり、全体としてすっきりとしたシャープな印象を与えるデザイン的特徴を有している点で異なる。また、前記(二)同様、被告包装箱の正面には、原告包装箱２とは異なり、「カメヤマ」の記載がなく、その意味的記載から、被告包装箱に接する需要者に、「この商品の商品名は煌（きらめき）ローソクである。」との観念を生じさせる点で異なると認められる。
したがって、原告包装箱２の要部と、被告包装箱とは外観及び観念が異なり、原告包装箱２と被告包装箱とを全体的に見ても、需要者が、両者の外観及び観念に基づく印象、記憶、連想等からそれらを全体的に類似のものと受け取るおそれがあるとは認められず、類似していると見ることはできない。三　以上より、その余の争点について検討するまでもなく、原告の請求はいずれも理由がないから、主文のとおり判決する。
（口頭弁論終結日　平成一二年九月四日）
大阪地方裁判所第二一民事部
裁判長裁判官　　　　小　　　松　　　　一　　　雄
裁判官　　　　高　　　松　　　　宏　　　之
裁判官　　　　安　　　永　　　　武　　　央
目録１    目録２    目録３    目録４
123
基本形状
正面
縦長長方形の上部が緩やかな円弧状になった窓が
中央に大きく設けられ（その窓から中に収納され
たローソクをみることができる）、その上部中央
に赤色の原告登録商標（山亀マーク）があり、さ
らに最上部に「ＫＡＭＥＹＡＭＡ」の文字が白色
で左右にパノラマ形に広がって記載され、窓の右
側に「最高」、左側に「級品」の文字が青色で縦
に書かれ、窓の下部（最下部）に「カメヤマ」の
文字が黄色で横一列に大きく書かれている。
縦長長方形の上部が緩やかな円弧状になった窓
が中央に大きく設けられ（その窓から中に収納
されたローソクを見ることができる）、その上
部中央に左右に脚部が開いた青色燭台（３基
用）があって３本の長くて太い白色ローソクが
立てられ、それぞれに赤い炎が燃え、その明か
りが広がる様をイメージした４個の同心円（中
央から順に黄色・白色・灰色・青色と色分けさ
れている）が炎を中心として描かれ、その燭台
を挟むように左右に分けて「最高」「級品」の
文字が青色で横一列に書かれている。また、窓
の下（最下部）には「カメヤマ」の文字が黄色
で大きく横一列に書かれ、その文字と窓との間
に「２２５Ｇ」「２０本」等の文字が白色で記
載されている。
背面
中央部のほぼ半分を占めるように、左右に脚部が
開いた青色燭台（３基用）があって３本の長くて
太い白色ローソクが立てられ、それぞれに赤い炎
が燃え、その明かりが広がる様をイメージした４
個の同心円（中央から順に黄色・白色・灰色・青
色と色分けされている）が炎を中心として描か
れ、３本のローソクの間を跨ぐように「暑」
「中」「保」「証」の文字が青色で小さく記載さ
れている。また、右同心円の上部（最上部）中央
に赤色の原告登録商標があり、燭台の下部に白抜
きの長方形状の枠内に使用上の注意などの説明文
が記載され、その下に「カメヤマローソク」（末
尾に小さく２段に分けて「株式会社」）の文字が
黄色で書かれている。
右端の上下全体に白色の太いローソクが１本描
かれ、右ローソクの本体に説明文（「燃焼時間
約１時間４０分　実物大」）が黒色で記載さ
れ、ローソクの左脇に全体の５分の３程を占め
る縦長長方形状の白枠が設けられ、その枠内に
使用上の注意等の説明文が記載され、その枠の
下（最下部）に「カメヤマ」（末尾に小さく２
段に分けて「株式会社」）の文字が黄色で比較
的小さく記載されている。
最上部から５分の２
ころに、「３号　２
ＥＴ２２５ｇ」の文
横一列に記載され、
「１本の燃焼時間


平成１２年(ﾜ)第３６１号　損害賠償請求事件
平成１５年６月９日口頭弁論終結
判　　　　決
原　　　　　告　　　　　　株式会社ドムス設計事務所
原告訴訟代理人弁護士　    　上　野　　　勝
同補佐人弁理士　     　　　松　永　善　蔵
被　　　　　告　　　　　　　松下電工株式会社
被告訴訟代理人弁護士　　　小　松　陽一郎
同訴訟復代理人弁護士        平　野　和　宏
同　　　　　　　　　　　　宇　田　浩　康
同補佐人弁理士　　　　　　　川　瀬　幹　夫
同                      　　荒　川　伸　夫
同　　　　　　　　　　　　　安　藤　淳　二
主　　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　原告の請求
被告は，原告に対し，１億１１２０万０１２０円及びこれに対する平成１２年１月２４日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
本件は，木質防振床材についての実用新案権を有する原告が，被告の製造・販売した製品が当該実用新案権の考案の技術的範囲に属し，その製造・販売が原告の実用新案権を侵害するものであったとして，被告に対し，不当利得返還を求めている事案である。
１　前提事実（争いのない事実及び末尾掲記の証拠により認められる事実）(1)原告は，建築資材の製造及び販売業務等を業とする株式会社である。被告は，電器機械器具及びその他の化学工業製品の製造，販売，建築材料の製造並びに販売等を業とする株式会社である。
(2)　原告は，木質防振床材について，次のような内容の実用新案権を有する（以下，「本件実用新案権」といい，その考案を「本件考案」という。）。
ア　実用新案登録番号　　第２０４８０１５号
イ　登録年月日　平成７年１月２３日
ウ　考案の名称　　木質防振床材
エ　出願番号　実願平１－３３７５５号
オ　出願年月日　　昭和６０年１２月２７日
カ　出願公告年月日    平成４年１２月９日
(3)　本件実用新案権に係る明細書（補正後のもの。以下「本件明細書」という。）の「実用新案登録請求の範囲」の記載は次のとおりである（甲１）。「任意の緩衝板上において，貫通あるいは半貫通のスリットが所定間隔で設けられた仕上板上に，合成樹脂シート等よりなり仕上板及び最上層の木質床化粧板よりも多分に薄目の可撓性薄板を介在させて木質床化粧板が，順次，積層貼着され，所定の形状，寸法に一体化されたことを特徴とする木質防振床材。」(4)　本件考案の構成要件を分説すると，次のとおりである（以下「構成要件Ａ」などという。）
Ａ　任意の緩衝板上において
Ｂ　貫通あるいは半貫通のスリットが所定間隔で設けられた仕上板上にＣ　合成樹脂シート等よりなり，仕上板及び最上層の木質床化粧板よりも多
分に薄目の可撓性薄板を介在させて
Ｄ　木質床化粧板が
Ｅ　順次，積層貼着され，所定の形状，寸法に一体化されたことを特徴とする
Ｆ　木質防振床材
(5)　被告は，次のとおり，木質防振床材を製造販売した（甲４の１）。ア　商品名「木質直貼床材ウッディ４０」（以下「被告製品(1)」という。）
を平成４年１月２０日から平成６年１２月末日まで
イ　商品名「木質直貼床材ウッディ４５」（以下「被告製品(2)」という。）
を平成４年６月１８日から平成６年１２月末日まで
ウ　商品名「木質直貼床材ウッディ４５Ｄ１」（以下「被告製品(3)」という。）を，平成５年９月６日から平成６年１２月末日までオ　商品名「木質直貼床材ウッディ４５エース」（以下「被告製品(4)」という。）を平成３年２月７日から平成６年１２月末日まで(6)　各被告製品の構成を本件考案の構成要件に対応する形で記載すると，次のとおりである（弁論の全趣旨。以下「被告製品(1)の構成ａ」などという。）。
ア　被告製品(1)
ａ　特殊クッション材からなる緩衝材上において
ｂ　貫通あるいは半貫通のスリットが横方向に１１ないし１１．６ｍｍ間
隔で設けられ，縦方向に２本設けられた溝入合板上に
ｃ　塩ビシートとゴム発泡体からなる制振シートを介在させて
ｄ　ナラツキ板張化粧合板が
ｅ　貼着，一体化され，長さ８９５ｍｍ，幅１４１ｍｍ，総厚１８．５ｍ
ｍに製品化されたことを特徴とする
ｆ　木質直貼床材
イ　被告製品(2)
ａ　特殊クッション材からなる緩衝材上において
ｂ　貫通あるいは半貫通のスリットが横方向に６０ｍｍ間隔で設けられ，
縦方向に２本設けられた溝入合板上に
ｃ　制振シートを介在させて
ｄ　ツキ板張化粧合板が
ｅ　貼着，一体化され，長さ１８１８ｍｍ，幅１５１．５ｍｍ，総厚１７
ｍｍに製品化されたことを特徴とする
ｆ　木質直貼床材
ウ　被告製品(3)


ａ　特殊クッション材からなる緩衝材上において
ｂ　貫通あるいは半貫通のスリットが横方向に６０ｍｍ間隔で設けられ，
縦方向に２本設けられた溝入合板上に
ｃ　制振シートを介在させて
ｄ　ナラツキ板張化粧合板が
ｅ　貼着，一体化され，長さ１８１８ｍｍ，幅１５１．５ｍｍ，総厚１８
ｍｍに製品化されたことを特徴とする
ｆ　木質直貼床材
エ　被告製品(4)
ａ　特殊クッション材からなる緩衝材上において
ｂ　貫通あるいは半貫通のスリットが横方向に６０ｍｍ間隔で設けられ，
縦方向に２本設けられた溝入合板上に
ｃ　制振シートを介在させて
ｄ　ナラツキ板張化粧合板が
ｅ　貼着，一体化され，長さ８９５ｍｍ，幅７１ｍｍ，総厚１４ｍｍに製
品化されたことを特徴とする
ｆ　木質直貼床材
(7)　被告製品(1)ないし(4)の構成ａ，ｄ，ｅ及びｆは，それぞれ，構成要件Ａ，Ｄ，Ｅ及びＦを充足する（弁論の全趣旨）。
(8)　各被告製品の構成層の厚さについて
被告は，各被告製品の販売に先だって，財団法人日本建築総合試験所に各被告製品の品質検査を依頼し，同検査の成績表に，同財団法人による各被告製品の構成層の厚さ測定結果が記載された（乙２の１ないし４。以下，同検査による測定結果を「品質検査測定結果」という。）。
品質検査測定結果によれば，各被告製品の構成層の厚さは，次の表のとおりである。
被告は，各被告製品ごとに，床衝撃音レベル推定値，断面図，色の種類などを記載したサンプル帖を作成し，顧客からの依頼に応じて，各被告製品のサンプル（以下「カットサンプル」という。）と共に顧客に送付するなどのサービスを実施しており，原告は，平成６年ころ各被告製品のカットサンプルを入手し，平成１２年ころ，武蔵工業大学音響情報研究室に依頼して，同カットサンプルの構成層の厚さを測定した（以下，同測定による測定結果を「カットサンプル測定結果」という。）。
カットサンプル測定結果によれば，各被告製品の構成層の厚さの平均は，次の表のとおりである。
なお，上記測定結果の報告書には，「ひび割れ，接合面の剥離などのために，部材境界面が不明確な試料があった。断面の凹凸によってルーペが密着できず，部材境界面が不明確，また視差による誤差が含まれる試料もある。」旨の記載がある（甲１０ないし１４。いずれも枝番を含む。）。本訴提起後の平成１２年１１月，原告は，上記と同じ各カットサンプルの構成層の厚さを，自ら測定し，測定結果を甲１７号証として提出した（以下，同測定による測定結果を「原告測定結果」という。）。
原告測定結果によれば，各被告製品の構成層の厚さの平均は，次の表のとおりである。
２　争点
(1)　各被告製品の構成（争点１）
(2)　各被告製品が構成要件Ｂを充足するか（争点２）。(3)　各被告製品が構成要件Ｃを充足するか（争点３）(4)　本件実用新案権は無効事由を有することが明らかであって，原告の本訴請求は権利濫用として許されないか（争点４）。
(5)　原告の損害（争点５）。
第３　争点に関する当事者の主張
１　争点１（各被告製品の構成）について
（原告）
(1)　被告製品(1)について
被告製品(1)の制振シートは，ゴム発泡体と塩ビシートの二層からなるが，ゴム発泡体のみで，本件考案の実施品と同様の遮音効果（遮音等級Ｌ－４０）が得られるから，ゴム発泡体が本件考案の可撓性薄板に相当し，塩ビシートは可撓性薄板に付加された不必要な層というべきである。
(2)　各被告製品の各層の厚さについて
各被告製品の各層の厚さは，品質検査測定結果ではなく，カットサンプル測定結果ないし原告測定結果の平均値（被告製品の層の境界が不明確であり，測定場所によってばらつきが生じることが避けられないことから，測定値の平均値を被告製品の構成とすべきである。）に基づいて認定すべきである。被告は，カットサンプルは不良品や端材であって市場流通品とは異なる旨主張するが，顧客に製品の購入を促すために作成するカットサンプルに不良品や端材を用いるとは考えられない。
これに対し，品質検査測定結果は，依頼者であるメーカーに試験成績書を送るだけで，その結果について依頼者の了解なく公表できない性質のものであり，また，品質検査の依頼時期，品質検査測定結果が出された時期及び被告が各被告製品を販売し始めた時期の時間的関係からして，市場流通品を試験体としているとは考えられないから，品質検査測定結果を，市場に流通している被告製品(1)ないし(4)の各層の厚さの認定資料として用いるべきではない。
（被告）
(1)　被告製品(1)について
原告は，被告製品(1)の制振シートが，厚さ１ｍｍの塩ビシートと厚さ１ｍｍのゴム発泡体の二層からなるにもかかわらず，塩ビシートを不要なものと決めつけて，ゴム発泡体のみを比較の対象としており，不当である。
(2)　各被告製品の各層の厚さについて
各被告製品の各層の厚さは，品質検査測定結果に基づいて認定すべきである。
品質検査測定結果は，市場流通品の性能を確認するための試験結果であり，出荷前の量産品のロットから無作為に抽出した製品を対象としているから，市場に流通している被告製品と同等のものである。


原告は，カットサンプル測定結果ないし原告測定結果を用いるべきであると主張するが，カットサンプルは，製造段階で生じた不良品や端材を利用して作成されるものであり，市場流通品と同等のものではない。また，被告製品は，弾性のある素材で構成されており，保存状態によっては圧縮変形により寸法が変化するところ，原告の入手したカットサンプルの保存状態は不明である。のみならず，カットサンプル測定結果及び原告測定結果は，被告が正確性担保のため，事前に測定場所及び測定条件を開示するよう求めていたにもかかわらず，被告からの要請を容れることなくなされたものであり，また，同一の製品についても測定値にばらつきがあるなど，正確性が担保されていない。したがって，カットサンプル測定結果ないし原告測定結果を各被告製品の厚さの認定資料として用いるべきではない。また，可撓性薄板は，経年変化によって厚みが減少することはあっても増加することはないところ，カットサンプル測定結果ないし原告測定結果は，品質検査測定結果の数値より少ないから，後者を採用すべきである。仮に，カットサンプル測定結果ないし原告測定結果を用いる場合であっても，同様の理由から，実測値の平均値ではなく最大値をもって各被告製品の構成とすべきである。
２　争点２（各被告製品が構成要件Ｂを充足するか。）
（原告）
(1)　構成要件Ｂ「所定の間隔」の解釈
被告は，構成要件Ｂにいう「所定の間隔」の意義は明確でないとして，本件明細書の考案の詳細な説明欄の記載を根拠に，「所定の間隔」を，スリットの幅が１ないし２ｍｍ，スリットとスリットの間隔が１００ないし３００ｍｍの範囲に限定すべきであると主張する。
しかし，本件考案の明細書には，次のアないしウのような記載があり，これらの記載を参照して最適な寸法を定めることができるから，「所定の間隔」の意義は明確に記載されているといえる。
ア　「スリットの作用で仕上板の共振現象による衝撃振動の増大，拡散が制
限され」（４欄２２行から２３行）
イ　「スリットで区画された仕上板が（中略）部分的で個別の自由振動を生
じる」（４欄２５行から２８行）
ウ　「仕上板の共振を防ぐためにスリットの間隔を狭くしたりする」（６欄１２行から１３行）
(2)　各被告製品の構成要件Ｂの充足性
各被告製品は，いずれも仕上板に所定間隔でスリットが設けられているから，「スリットが所定間隔で設けられた仕上板」を有するといえる。したがって，各被告製品は，構成要件Ｂを充足する。
（被告）
(1)　構成要件Ｂ「所定の間隔」の解釈
構成要件Ｂにいう「所定の間隔」の意義は明確でないから，その意味は，本件明細書に記載された実施例に限定されるか，本件明細書の考案の詳細な説明欄記載を斟酌してその意味を限定する必要がある。また，本件考案出願前に，積層貼着された床材の仕上板に間隔を限定することなくスリットを設ける公知技術として，実願昭５０－１０７１３０号（実開昭５２－２１２１８号）のマイクロフィルム（乙２９）及び特公昭５６－２３５０９号公報（乙３０）が存在していたから，本件実用新案権の有効性を維持するためには，構成要件Ｂにいう「所定間隔」の意義は限定して解釈すべきである。
そして，本件明細書の「考案の詳細な説明」欄には，スリットの間隔について，次のような記載があり，それ以外の記載はないから，原告は，「所定の間隔」の意味を，スリットの幅が１ないし２ｍｍ，スリットとスリットの間隔が１００ないし３００ｍｍの範囲に意識的に限定していると解すべきである。ア　「スリット４は，幅が１ｍｍから２ｍｍ程度で，隣接するスリット４，４間の間隔が１００ｍｍから３００ｍｍであるのを標準とし，最適の寸法を定め
る」（５欄２８行から３０行）
イ　「スリット４を，幅１ｍｍで１００ｍｍ間隔で設刻し」（６欄４４行から７欄１行）
(2)　各被告製品の構成要件Ｂの非充足性
各被告製品(1)ないし(4)の仕上板に施された溝の間隔は，それぞれ，１１ないし１１．６ｍｍ，６０ｍｍ，６０ｍｍ，６０ｍｍであって，１００ないし３００ｍｍではないから，被告製品は，いずれも「スリットが所定間隔で設けられた仕上板」を有していない。
したがって，各被告製品は，構成要件Ｂを充足しない。
３　争点３（各被告製品が構成要件Ｃを充足するか）
（原告）
(1)　構成要件Ｃ「多分に薄目」の解釈
被告は，本件明細書の「考案の詳細な説明」欄における実施例の記載を根拠に，「多分に薄目」を実施例の寸法に限定して解すべきである旨主張するが，実施例記載の寸法は，一実施例にすぎず，実用新案登録請求の範囲を限定するものではない。
また，被告は，原告が，「『多分に薄目』とは具体的にはどの範囲の寸法を表すのか，考案の詳細な説明中に示されていない。寸法の範囲とその根拠を示す必要がある。」との平成４年４月２８日付尋問書に対し，平成４年７月１０日付回答書（乙４）において，「特願昭６０－２９８２６８号の出願当時の明細書第８頁第３～５行において『仕上板３上の可撓性樹脂シート５は厚さ１ｍｍであった。』との記載による。」（１４頁１４ないし２１行），「最上層の木質床化粧板は，６ｍｍ前後のものが用いられることは，当業界の技術として通例のこと」（１５頁５ないし７行）と記載し，上記実施例の記載を指摘したことを根拠に，原告が，本件考案の実用新案登録請求の範囲を，木質床化粧板の厚さ６に対し可撓性薄板の厚さを１とする構成に限定したと主張する。
しかし，上記回答は，多分に薄目の可撓性薄板が仕上板の共振を制限し，最下層の任意の緩衝板と相俟って衝撃振動の増大と拡散を防止するという可撓性薄板の技術的意義を明らかにしたものであって可撓性薄板の厚さを限定したものではない。
平成２年１０月１５日に，報告結果が出された「床衝撃音レベル試験報告書」（甲１５。原告と後に本件実用新案権の通常実施権者となる積水樹脂株式会社との共同開発に対する試験報告である。）において試験体とされた製品は，本件実用新案権の実施品の一つであるが，その構成は，最上層２．５ｍｍ，２層目０．８ｍｍ，３層目５．５ｍｍ，最下層５．２ｍｍとなっており，最上層と２層目の比率は，６対１ではない。


(2)　各被告製品の構成要件Ｃの充足性
各被告製品の構成は，前記のとおり，化粧板の厚さが２．１ないし２．２ｍｍ，２．８ないし３．０ｍｍ，３．５ないし３．７ｍｍ，２．８ｍｍ，制振シートの厚さが１ｍｍ，０．４ないし０．７ｍｍ，０．５ないし０．８ｍｍ，０．３ないし０．８ｍｍ，溝入合板の厚さが９ｍｍ，９．０ないし９．２ｍｍ，９．０ないし９．２ｍｍ，８．５ｍｍ，５．５ないし６．０ｍｍである。したがって，制振シートの厚さは溝入合板及び化粧板より多分に薄目であるから，各被告製品は構成要件Ｃを充足する。
（被告）
(1)構成要件Ｃ「多分に薄目」の解釈
本件明細書の「実用新案登録請求の範囲」には，「多分に薄目の可撓性薄板」と記載されているが，「多分に薄目」の意義は不明確であるから，その意味は，明細書に記載された実施例に限定されるか，明細書の考案の詳細な説明，公知技術又は出願経過を斟酌してその意味を限定する必要がある。また，本件考案出願当時，木質床化粧板（ブナ材ブロック），可撓性薄板（制振シート），仕上板（合板）の厚さの比が，１１対２対５である三層構造の床板（昭和６０年１１月２１日に頒布された刊行物であるテキスト「試作遮音床板の性能試験（Ⅱ）」の表１－１Ｎｏ１９。別紙１⑯）が公知技術として存在していたから，本件実用新案権の有効性を維持するためには「多分に薄目」の構成要件を限定して解釈しなければならない。
そして，本件明細書の「考案の詳細な説明」欄には，実施例として次のアの記載があり，原告は，本件考案の拒絶査定に対する不服審判事件（平成３年審判第６３２号）において，特許庁の次のイのような問いに対し，ウのような回答をしているものであり，原告は，本件考案において，「多分に薄目」の意味を，仕上板の厚さ９，木質床化粧板の厚さ６に対して可撓性薄板厚さ１程度とすることによって拒絶査定を免れているのであるから，「多分に薄目」の意義を限定して解すべきである。
原告が，本件訴訟で，上記限定に反するような主張をすることは禁反言の原則から許されない。
ア　「第５図は，緩衝板１の厚さが１０ｍｍの場合の例で，第６図は緩衝板１の厚さが２５ｍｍの場合の例である。その他の仕様は第５図，第６図共通で仕上板３の厚さ９ｍｍの合板上に…弾性ある可撓性合成樹脂シート５の厚さを１ｍｍ木質床化粧板６の厚さを６ｍｍとした。」（６欄４０行から７欄３行）イ　「実用新案登録請求の範囲に記載の『多分に薄目』とは具体的にはどの範囲の寸法を表わすのか，考案の詳細な説明中に示されていない。寸法の範囲とその根拠を示す必要がある。」（平成４年４月２８日付尋問書。乙３）ウ　「特願昭６０－２９８２６８号の出願当時の明細書第８頁第３～５行において『仕上板３上の可撓性樹脂シート５は厚さ１ｍｍであった。』との記載による。」，「最上層の木質床化粧板は，６ｍｍ前後のものが用いられることは，当業界の技術として通例のことであり」と記載する他，寸法の範囲とそ根拠として上記ア記載の実施例を指摘する（同年７月１０日付回答書。乙４）
(2)　各被告製品の構成要件Ｃの非充足性
被告製品(1)ないし(4)の化粧板の厚さは，２ｍｍ，２．８ｍｍ，３．５ｍｍ，２．８ｍｍ，制振シートの厚さは，被告製品(1)が２ｍｍ，被告製品(2)ないし(4)がいずれも１ｍｍであり，被告製品(1)においては，化粧板と制振シートの厚さが等しく，被告製品(2)ないし(4)の木質化粧合板と制振シートの厚さの比は，それぞれ１対２．８，１対３．５，１対２．８であり，１対６程度ではないから，いずれも制振シートの厚さが木質床化粧板の厚さより「多分に薄目」であるということはできない。なお，各被告製品の構成が原告の主張どおりであったとしても同様である。
したがって，各被告製品は，構成要件Ｃを充足しない。４　争点４（本件実用新案権が無効事由を有することが明らかといえるか）
(1)　本件考案の出願日について
（被告）
ア　本件考案の出願経緯について
本件考案は，昭和６０年１２月２７日に特許出願（以下「原出願」という。）がなされた後，平成元年３月２４日に実用新案の変更出願（以下「本件変更出願」という。）がなされたが，原出願願書添付の明細書の記載内容と本件変更出願時の願書添付の明細書の記載内容との間には，次の(ｱ)の相違点がある。また，本件考案は，平成３年２月９日に変更出願願書添付の明細書の記載の補正（以下「本件補正」という。）が行われ，これによって本件明細書の記載内容となったが，本件変更出願時の願書添付の明細書の記載内容と本件補正後の本件明細書の記載内容との間には，次の(ｲ)及び(ｳ)の相違点がある（以下「変更(ｱ)」などという。）。
(ｱ)　考案の詳細な説明欄において，「アスファルト紙，樹脂シート等の可撓性薄板」（明細書５頁２ないし３行）の記載が，「弾性ある可撓性薄板」（明細書５頁８行）と変更された。
(ｲ)　実用新案登録請求の範囲欄において，「仕上板上に樹脂シート等よりなる可撓性薄板が貼着され」との記載が，「仕上板上に，合成樹脂シート等よりなり，仕上板および最上層の木質床化粧板よりも多分に薄目の可撓性薄板を介在させて」との記載に変更された。
(ｳ)実用新案登録請求の範囲欄において，「可撓性薄板上に木質床化粧板が配設されたことを特徴とする木質防振床材」との記載が，「可撓性薄板を介在させて木質床化粧板が，順次，積層貼着され，所定の形状，寸法に一体化されたことを特徴とする木質防振床材」と変更された。
イ変更(ｱ)ないし(ｳ)の評価について
変更出願において，原出願願書添付の明細書又は図面の記載が変更された場合，当該変更が，原出願願書添付の明細書又は図面に記載されていない事項であった場合には，当該事項が，当業者にとって自明であるなどの事情がない限り，出願内容の同一性に変更があるというべきである。


また，明細書の補正について，補正部分が新たな構成の付加である場合には，当該付加部分が，当業者にとって自明な構成であるとか本件考案にとって技術的に無意味な構成であることが明らかであるなどの特段の事情が認められない限り，当該補正は，明細書の要旨の変更に当たるというべきである。そして，次のとおり，変更(ｱ)ないし(ｳ)は，いずれも出願内容の変更にあたり，変更(ｲ)は，明細書の要旨の変更に当たる。
(ｱ)　変更(ｱ)について
「アスファルト紙」は弾性のあるものではなく，「樹脂シート」も必ずしも弾性があるとはいえないから，これらを「弾性ある可撓性薄板」と変更した変更(ｱ)は，原出願願書添付の明細書又は図面に記載されていない事項の付加である。また，アスファルト紙ないし樹脂シートが弾性を有することが，当業者にとって自明であるということはできない。
なお，プラスチック系材料のヤング率が１×１０４～１×１０９　（Ｎ／ｍ２）である旨記載した文献（甲１８中の「建築設計資料集成」）があるが，いかなるヤング率であれば弾性があるといい得るか明確でないし，原出願願書添付の明細書にはアスファルト紙や樹脂シートのヤング率は記載されておらず，アスファルト紙や樹脂シートが，上記のようなヤング率であることが，当業者にとって自明であったということもできない。
したがって，変更(ｱ)は，出願内容の変更に当たる。
(ｲ)　変更(ｲ)について
原出願願書添付の明細書及び変更出願時の出願書添付の明細書中には，可撓性薄板が木質化粧板及び仕上板よりも薄いことをうかがわせる記載はないから，変更(ｲ)によって層の厚さの関係という補正前の明細書又は図面に記載されていない新たな考案の構成を付加したことになる。
そして，原出願当時ないし変更出願時，可撓性薄板が仕上板及び木質床化粧板よりも多分に薄目であることが自明であるということはなく，上記新たに付加された構成は，床衝撃音の吸振，遮断のうちリバウンドによる衝撃振動増幅の抑制という原特許出願に係る発明にはなかった課題の克服を図る上で不可欠の構成要素であるから，本件補正は，出願内容の変更にあたるとともに，明細書の要旨の変更に当たる。
(ｳ)　変更(ｳ)について
原出願願書添付の明細書中の「発明の詳細な説明」欄には，「床基台の上に緩衝板を敷設し，その上に仕上板を密設し，この仕上板の上の表面上に可撓性薄板を貼着することにより構成した防振床が記載され，仕上板の表裏には予め可撓性薄板と緩衝板を密着しておくことも可能である」旨が記載されているだけで，木質床化粧板をも積層貼着することや所定の形状，寸法に一体化された木質床材とすることは記載されていない。この点について，本件考案の登録異議決定（甲１９）は，「床基台の上に緩衝板を敷設し，その上に仕上板を密設し，この仕上板の上に可撓性薄板を貼着することにより構成した防振床が記載され，仕上げ板の表裏に予め可撓性薄板と緩衝板を密着しておくことも可能である」旨の記載が，床構造と防振床の両方を含む上位概念である「防振構造」についての記載であると認定しているが，かかる認定は，まさに，「防振構造」という明細書に記載のない上位概念を媒介に「床構造」と「防振材（床材）」を同義とするものであって不当である。
そして，防振床材において，各層を所定の形状，寸法に一体化することが当業者にとって自明の事項であったということはできない。したがって，変更(ｳ)は，出願内容の変更に当たる。
ウ本件考案の出願日について
(ｱ)　出願日平成３年２月９日との主張（明細書の要旨変更による実用新案登録出願日）
本件補正においてなされた変更(ｲ)は，上記のとおり明細書の要旨の変更に当たるから，本件考案は，平成３年２月９日に出願したものとみなされる（平成５年法律第２６号による改正前の実用新案法（以下「改正前実用新案法」という。）９条１項，平成５年法律第２６号による改正前の特許法（以下「改正前特許法」という。）４０条）。
(ｲ)　出願日平成元年３月２４日との主張（出願変更の要件欠缺による出願日不遡及）
仮に，変更(ｲ)が明細書の要旨の変更に当たらなかったとしても，平成元年３月２４日の変更出願の際にした変更(ｱ)，平成３年２月９日にした変更(ｲ)及び(ｳ)は，上記のとおり出願内容の変更に当たるから，本件変更出願は，出願変更の要件を欠き，出願日遡及（改正前実用新案法８条１項，３項）が適用されない結果，本件考案の出願日は平成元年３月２４日となる。
（原告）
ア　変更(ｱ)ないし(ｳ)の評価について
次のとおり，被告の指摘する変更(ｱ)ないし(ｳ)は，いずれも出願内容の変更に当たらず，変更(ｲ)は，明細書の要旨の変更に当たらない。
(ｱ)　変更(ｱ)について
「弾性」は，弾性係数ヤング率によって示されるところ，原出願願書添付の明細書に記載された可撓性薄板の部材であるプラスチック系材料のヤング率は
１×１０４～１×１０
９　（Ｎ／ｍ２）であるから，原出願願書添付の明細書において，可撓性薄板が「弾性」を有することが記載されていたといえる。
(ｲ)　変更(ｲ)について
原出願の特許請求の範囲には可撓性薄板の寸法についての記載はないが，明細書中に本件考案の作用効果を示す試験体の厚さ寸法が記載され，平成２年９月８日付意見書において１ｍｍ程度の厚さの可撓性薄板の作用効果について記載しているから，補正を行った平成３年２月９日時点では，発明内容の変更に当たらず，明細書の要旨の変更に当たらない。
(ｳ)　変更(ｳ)について
原出願願書添付の明細書中の，「床基台の上に緩衝板を敷設し，その上に仕上板を密設し，この仕上板の上の表面上に可撓性薄板を貼着することにより構成した防振床が記載され，仕上げ板の表裏には予め可撓性薄板と緩衝板を密着しておくことも可能である」旨の記載は，現場で各構成部材を順次施工する「乾式防振床構造」とあらかじめ各構成部材を積層貼着しておく工法の両方を含む概念であるから，原出願の明細書に，各構成部材が「積層貼着され，所定の形状，寸法に一体化された木質防振床材」が記載されていないということはできない。


イ本件考案の出願日について
(ｱ)　出願日平成３年２月９日との主張について
上記のとおり，変更(ｲ)は明細書の要旨の変更に当たらないから，改正前実用新案法９条１項，改正前特許法４０条によって，出願日が平成３年２月９日に変更されることはない。
(ｲ)　出願日平成元年３月２４日との主張について
上記のとおり，変更(ｱ)及び(ｳ)は，出願内容の変更に当たらないから，改正前実用新案法８条１項，３項が適用される結果，本件考案の出願日は昭和６０年１２月２７日となる。
(2)　無効事由の有無について
（被告）
ア　出願日が平成３年２月９日の場合
(ｱ)　実用新案法３条１項３号違反
平成３年２月９日より前に日本国内において頒布された刊行物である別紙１①ないし⑨に，本件考案と同一構成からなる防振床材が記載されているから，本件考案は，平成１１年法律第４１号による改正前の実用新案法３条１項３号（以下，３条１項２号，３号については同様である。）に違反して登録されたものであって，同法３７条１項２号の無効事由を有することが明らかである。
(ｲ)　実用新案法３条１項２号違反
別紙１⑩及び⑪によれば，本件考案は，日本国内において公然実施されたものであるといえるから，実用新案法３条１項２号に違反して登録されたものであって，同法３７条１項２号の無効事由を有することが明らかである。
(ｳ)　実用新案法３条２項違反
①　当時の技術水準が別紙１⑫ないし⑮であったことを考えると，本件考案は，当業者が，出願日前に，別紙１⑯の考案に同⑰及び⑱のスリット構造を組み合せることによって，極めて容易に考案することができたものであるから，実用新案法３条２項に違反して登録されたものであって同法３７条１項２号の無効事由を有する。
②　当時の技術水準が別紙１④，⑤，⑨，⑩，⑭及び⑮であったとことを考えると，平成元年３月２４日当時，木質防振床材において仕上げ板に所定間隔で溝を設け，各層を所定の形状，寸法に一体化することは既に公知であったといえるから，本件考案は，当業者が，出願日前に，別紙１④の考案に基づいて，極めて容易に考案することができたものであるから，実用新案法３条２項に違反して登録されたものであって同法３７条１項２号の無効事由を有することが明らかである。③　当時の技術水準が別紙１①，②，⑫ないし⑮であったことを考えると，本件考案は，出願前に同⑨の発明に基づいて極めて容易に考案することができたものであるから，実用新案法３条２項に違反して登録されたものであって同法３７条１項２号の無効事由を有することが明らかである。
イ　出願日が平成元年３月２４日の場合
(ｱ)　実用新案法３条１項３号違反
平成元年３月２４日より前に日本国内において頒布された刊行物である別紙１①ないし⑤に，本件考案と同一構成からなる防振床材が記載されているから，本件考案は，実用新案法３条１項３号に違反して登録されたものであって，同法３７条１項２号の無効事由を有することが明らかである。
(ｲ)　実用新案法３条２項違反
①　当時の技術水準が別紙１④，⑤，⑨，⑩，⑭及び⑮であったとことを考えると，平成元年３月２４日当時，木質防振床材において仕上げ板に所定間隔で溝を設け，各層を所定の形状，寸法に一体化することは既に公知であったといえるから，本件考案は，当業者が，出願日前に，別紙１④の考案に基づいて，極めて容易に考案することができたものであり，実用新案法３条２項に違反して登録されたものであって同法３７条１項２号の無効事由を有することが明らかである。②　当時の技術水準が別紙１①，②，⑫ないし⑮であったことを考えると，本件考案は，出願前に同⑨の発明に基づいて極めて容易に考案することができたものであるから，実用新案法３条２項に違反して登録されたものであって同法３７条１項２号の無効事由を有することが明らかである。
ウ　出願日が昭和６０年１２月２７日の場合
仮に，本件考案の出願日が原告主張のとおり昭和６０年１２月２７日に遡及するとしても，当時の技術水準が別紙１⑫ないし⑮であったことを考えると，本件考案は，当業者が，出願日前に，別紙１⑯の考案に⑰及び⑱のスリット構造を組み合せることによって，極めて容易に考案することができたものであるから，実用新案法３条２項に違反して登録されたものであって同法３７条１項２号の無効事由を有することが明らかである。
なお，別紙１⑯のテキストは，異議申立審判において，発表場所及び発表日時が特定できない旨の判断がなされたが，本件訴訟において提出された証拠（乙１３ないし１９，２１，２２，２６。いずれも枝番を含む。）によれば，昭和６０年１１月２１日に，東京都江東区深川２丁目５番１１号で開催された「遮音性を付加した床板の開発」発表研究会において参加者に配付された刊行物であることが明らかである。
（原告）
本件考案の出願日が昭和６０年１２月２７日となることは前記のとおりであるから，被告の主張する刊行物や実施例のうち，昭和６０年１２月２７日以降のものは，本件考案の出願日以降のものであり，実用新案法３条１項２号，３号，同条２項に該当しない。
被告の主張中，昭和６０年１２月２７日より前の引用例に基づく主張は，別紙１⑯のテキストに基づく容易推考のみであるが，同テキスト表紙には，昭和６０年１１月２１日の日付が記載されているものの，全頁にわたり頁数の記載がなく，発表研究会日程中の演題と研究論文の題目が相違するなど，実際に昭和６０年１１月２１日に頒布されたものであるか不明である。被告が上記テキストの頒布日時証明のために提出した証明書は，同テキストの頒布から１２ないし１５年後に作成されたものであり，記載の不一致が存在するなど，瑕疵を多く含んだものであって信用できない。


また，仮に上記テキストの頒布日が昭和６０年１１月２１日であったとしても，上記テキストは，会費を支払った参加者にのみ特定の日時場所に限って提供されたものであって，公刊されて公衆の自由な閲覧に供せられるものではなかったのであるから，上記テキストを実用新案法３条１項３号の「刊行物」ということはできない。
さらに，上記テキストが，昭和６０年１１月２１日付で頒布され，実用新案法３条１項３号の刊行物に当たる場合であっても，同テキストには，仕上板にスリットが入っていないから，同テキストに本件考案が記載されていたということはできない。被告は，当時の技術水準として別紙１⑫ないし⑮が存在し，上記テキスト記載の考案に，別紙１⑰及び⑱の考案又は発明を組み合せることによって，当業者は本件考案の技術を容易に考案できたと主張するが，⑫ないし⑮，⑰及び⑱は次のとおりの考案ないし発明であって，これらを上記テキストと組み合せたり考慮したりしても当業者が本件考案の技術を極めて容易に考案し得たということはできない。
⑫について
中間の木質材にはスリットが存在していない。
⑬について
三層構造の床板であって，最下層に緩衝材もなく，板材にスリットも設けられていない。
⑭について
同考案は，凹凸のあるコンクリート床上になじみよく貼り付けられるように方形寄木板の継目に裏面から切溝を入れるというものであり，緩衝板や可撓性薄板の構成を有しない。
⑮について
同考案は，現場施工で一体化させるものであり，また，本件考案の可撓性薄板に相当する床パネルにはスリットがない。
⑰について
三層構造の建築の壁に用いるものである。
⑱について
弾力性を有する軟らかいシートを貼り付けた三層構造の現場作りの床仕上工法であるが，最上層に硬質の木材を配設しても本件考案と同様の作用効果を発揮するとの記載はなく，当時，当該発明によって，本件考案と同様の高度の床衝撃音防止効果が生じることは予想されていなかった。
５　争点５（原告の損害）について
（原告）
(1)　各被告製品の販売数量
ア　被告製品(1)について
甲５，６の直貼りフロアーの売上推移欄の売上量に被告製品(1)の売上比率を掛けて算出すると，被告製品(1)の平成５年度から平成７年度までの販売数量は，合計３万１８６５平方メートル（平成５年１２月３１日まで製造分が１万００１４平方メートル，平成６年１月１日から同年１２月３１日まで製造分が１万８９５５平方メートル，その余が２８９６平方メートル）である。
イ　被告製品(2)ないし(4)について
平成４年１２月から平成７年６月までの，被告の防音床材出荷実績は，６５万５３７０平方メートルであり，同期間に，被告が販売していた被告製品(2)ないし(4)以外の防音床材（ウッディスーパー４５，ウッディハイカラスーパー４５。いずれも平成６年以降に販売された。）の出荷実績は，合計２８万２９９１平方メートルであったから，６５万５３７０平方メートルから２８万２９９１平方メートルを控除した３７万２３７９平方メートルが同期間の被告製品(2)ないし(4)の売上数量と考えられる。
また，乙３３によれば，平成７年７月から平成８年１０月の間の被告製品(2)ないし(4)の売上数量は，８７１平方メートル，平成８年１１月から平成９年５月までの被告製品(2)ないし(4)の売上数量は，約８１平方メートルである。ただし，平成８年１１月から平成９年５月までの間は，原告は，本件実用新案権につき共有者として３分の１の持分しか有していなかったことから，同期間の売上数量のうち，原告が実施料相当額の算定の基礎にできるのは，８１平方メートルの３分の１に相当する２７平方メートルである。
以上より，平成４年１２月から平成９年５月まで間の売上数量のうち，原告が実施料相当額算定の基礎とし得るものは，３７万２３７９平方メートル，８７１平方メートル，２７平方メートルの合計である３７万３２７７平方メートルである。
(2)　実施料率について
ア　被告製品(1)について
原告は，昭和６２年５月３０日に，ボード株式会社との間で，本件考案につき，一時金５００万円，１平方メートル当たり１８０円で契約を締結し，平成６年１２月１日，積水樹脂株式会社との間で，一時金７００万円，実施料１平方メートル当たり２００円で契約締結しており，その他，本件考案について，１平方メートル当たり２３５円で和解したことがあることから，本件考案の実施料率としては，２３５円／ｍ２が相当である。
イ　被告製品(2)ないし(4)について
上記アと同様の理由で，２３５円が相当である。
もっとも，本件においては，被告が原告からの度重なる交渉を無視し，原告から本件実用新案権の実施許諾を受けている業者の売上が伸び悩むなどの特別な事情が存することから，上記２３５円に平成１２年１月２５日（訴状送達の日の翌日）から平成１４年７月３日（同日付け原告準備書面により損害について補充主張をした日）まで年５分の利息を加算した２６５．５５円／ｍ２を実施料率として主張する。
(3)　損害額
ア　被告製品(1)について
原告は，３万１８６５平方メートルに上記２３５円を乗した７４８万８２７５円（平成５年１２月３１日まで製造分が２３５万３２９０円，平成６年１月１日から同年１２月３１日まで製造分が４４５万４４２５円，その余が６８万５６０円）を損害として不当利得返還を請求するとともに，これに対する平成１２年１月２４日から支払済みまで年５分の割合による利息の支払いを求める。
イ　被告製品(2)ないし(4)について
原告は，３７万３２７７平方メートルに上記２６５．５５円を乗じた９９１２万３７０７円を損害の額として不当利得返還を請求するとともに，同額につき平成４年１２月９日（出願公告の日）から支払済みまで年５分の割合による利息の支払いを求める。
（被告）
(1)　各被告製品の販売数量
原告は，非侵害品である防音床材ウッディスーパー４５，ウッディハイカラスーパー４５が，いずれも平成６年以降に販売されたことを前提に被告製品(2)ないし(4)の販売数量を主張するが，ウッディスーパー４５は平成５年３月，ウッディハイカラスーパー４５は，同年９月から売上を計上しているから，原告の主張は前提を誤っている。


(2)　実施料率について
原告は，ボード株式会社及び積水樹脂株式会社との間の実施許諾契約における一時金を被許諾者が実際に実施した面積で除した額を実施料に加算して実施料率を主張する。
しかし，一時金は，被許諾者の実施面積に無関係に支払わせるものであり，権利金的な性格を有するものであるから，これを被許諾者の実施面積で除した額を実施料に加算するのは不合理である。また，原告は，積水樹脂株式会社が原告に対して支払った一時金を，同社が平成６年１２月以降に本件考案を実施した面積で除しているが，権利金が支払われたのは平成２年１２月５日であり，その後約４年もの間，積水樹脂株式会社が本件考案を全く実施していなかったとは考えられないから，積水樹脂株式会社の本件考案の実施面積は，原告の主張より相当大きいものと考えられる。
また，原告は，被告製品(2)ないし(4)につき，２３５円に平成１２年１月２５日（訴状送達の日の翌日）から平成１４年７月３日まで年５分の利息（複利計算）を加算した２６５．５５円／ｍ２を実施料率として主張する。しかし，仮に，被告製品(2)ないし(4)が本件実用新案権を侵害するとしても，被告は，上記侵害につき善意であったから，民法７０４条の利息が生じることはない。また，仮に民法７０４条の適用が認められるとしても，原告が，複利計算によって算定された利息を請求できる根拠はない。
したがって，本件考案の実施料相当額が２３５円ないし２６５．５５円／ｍ２であるとする原告の主張は不当である。
第４　当裁判所の判断
１　本件については，事案の性質上，争点４（本件実用新案権が無効事由を有することが明らかといえるか）から判断する。
(1)　本件考案の出願日について
ア　証拠（甲１ないし３，２０，２１，乙５，３６，３７の１，２，３８の１ないし５，４７，４８，４９，５７）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
(ｱ)　原告は，昭和６０年１２月２７日，乾式防振床材について特許出願した（原出願）。原出願の願書に添付された明細書の特許請求の範囲第１項には，次のような記載があった（乙５）。
「建造物の床基台１１上に無機質繊維板或いは弾性ある樹脂板等よりなる所定の厚さの緩衝板１を敷設し，その上に貫通或いは半貫通のスリット４を所定の間隔に設置した合板，パーティクルボード等よりなる仕上板３を密設し，更にその表面にアスファルト紙，樹脂シート等の可撓性薄板５を貼着したことを特徴と
する乾式防振床」
(ｲ)原告は，平成元年３月２４日，改正前実用新案法８条１項本文に基づき，原出願を実用新案登録出願に変更した（実願平１－３３７５５。本件変更出願）。
この際，願書添付の明細書の考案の詳細な説明欄の「アスファルト紙，樹脂シート等の可撓性薄板」の記載が「弾性ある可撓性薄板」との記載に変更され，実用新案登録請求の範囲の記載は全体として次のとおりであった。「建造物の床基板上に敷設される緩衝板上に，貫通あるいは半貫通のスリットが所定間隔で設けられた仕上板が溶接されており，この仕上板上に樹脂シート等よりなる可撓性薄板が貼着され，この可撓性薄板上に木質床化粧板が配設さ
れたことを特徴とする木質防振床材」
(ｳ)　特許庁は，平成２年６月１日付で，原告に対し，本件変更出願について，拒絶理由を通知した。この際，拒絶の理由として，実願昭５８－７６５８７号（実開昭５９－１８１１５６号）のマイクロフィルム（以下「引用例１」という。）が引用された。引用例１は，次のような内容である（甲２０，２１）。「合板フロアーの下面に緩衝板として厚さ５ないし３０ミリのゴム製マットを配し，その下層に合板等の板状体を配し，さらにその下層に弾性脚体が下面に並設された下地板の床パネルを配する床下構造（ただし，第２図では，合板よりゴム製マットが厚く描かれている。）。」
(ｴ)　原告は，上記拒絶理由通知に対し，平成２年９月８日付で次のような内容の意見書を提出した（甲２１）。
「本件出願の考案は，木質床化粧板の下面に厚さ１ミリ程度の可撓性薄板を配したものであり，この薄板は，引用例１の考案のように緩衝板としての作用および効果を目的として採用したものではありません。」（５頁６ないし１０行），「本件出願の考案においては，引用例１の厚さ５ないし３０ミリのゴム製マットすなわち『厚手の緩衝マット』ではないところの，厚さ１ミリ程度の薄手のシートすなわち可撓性薄板を木質床化粧板とスリットを切刻した仕上板との間に挿入し，それら両者の一体化を避けるようにし，このような木質床化粧板とは物質成分の異なった可撓性薄板の挿入により衝撃振動の遮断を達成したものであります。もし本件出願の考案における可撓性薄板が必要以上に厚く，引用例１のように緩衝力のある緩衝板であるとすると，上部からの衝撃加振に際して仕上板にリバウンドによって振動増幅が生じ，かえって衝撃音防止の性能が低下するのみでなく，衝撃時の発音量が増大することになります」（５頁１７ないし６頁７行）(ｵ)　特許庁は，同年１１月１６日で，本件出願に対し，拒絶すべき旨の査定を行った。


(ｶ)　原告は，平成３年１月１９日付で，特許庁に対し，拒絶査定不服審判を請求し，同年２月９日付で，改正前実用新案法５５条２項，改正前特許法１７条の２に基づき，本件変更出願願書添付の明細書中実用新案登録請求の範囲の記載について，次のとおり補正する旨の請求をした（乙４８）。「任意の緩衝板上において貫通あるいは半貫通のスリットが所定間隔で設けられた仕上板上に合成樹脂シート等よりなり，仕上板および最上層の木質床化粧板よりも多分に薄目の可撓性薄板を介在させて木質床化粧板が，順次，積層貼着され，所定の形状，寸法に一体化されたことを特徴とする木質防振床材」(ｷ)　特許庁が，原告に対し，平成４年４月２８日付尋問書（乙３）において，「実用新案登録請求の範囲に記載の『多分に薄目』とは，具体的にはどの範囲の寸法を表すのか考案の詳細な説明中に示されていない。寸法の範囲とその根拠を示す必要がある。」（２頁４ないし７行）と釈明したところ，原告は，同年７月１０日付けの回答書（乙４）において，「多分に薄目」の根拠となる記載について，「原出願の明細書８頁第３ないし５行目において，『仕上板上の可撓性樹脂シートは厚さ１ミリであった』との記載による。」，「第図４は，緩衝板の厚さ１０ミリの場合の例で，第５図は緩衝板の厚さ２５ミリの場合の例である。その他の仕様は第４図，第５図共通で，仕上板の厚さ９ミリの合板上にの厚さ記載により，可撓性樹脂シートの厚さはそれらよりも多分に薄いことが記載されており，最上層の木質床化粧板は６ｍｍ前後のものが用いられることは，当業界の技術として通例のことである」（１４頁１４行ないし１５頁６行）と答えた。(ｸ)　上記のような経緯を経た後，本件変更出願は，平成４年１２月９日に公告され，平成７年１月２３日に，本件実用新案権が登録された。(ｹ)　被告ほか４名は，平成１２年５月１８日付で本件考案につき無効審判を請求した（乙３８，無効２０００－３５２７４）。
特許庁は，平成１３年４月１０日，上記無効審判請求を不成立とする旨の審決を行い，被告ほか４名は，平成１３年５月２１日付で，同審決の取消訴訟を東京高等裁判所に提起した。
東京高等裁判所は，平成１５年１月３０日，「本件考案は，『可撓性薄板が仕上板より多分に薄目』との構成を付加したことによって原出願に係る考案との同一性を失っているから，本件考案と原出願にかかる考案の同一性を認めた上で本件考案の出願日が昭和６０年１２月２７日まで遡及することを前提になされた上記審決の判断は誤りである。」として，上記審決を取消す旨の判決（以下「本件審決取消判決」という。）を言渡し，同判決は，東京高等裁判所の上告却下決定により確定した。
イ　以上の事実に基づき，本件考案の出願日につき検討する。改正前特許法４０条は，願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものと特許権の設定の登録があった後に認められたときは，その特許出願は，その補正について手続補正書を提出したときに出願したものとみなす旨規定し，改正前特許法４１条は，願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において実用新案登録請求の範囲を増加し，減少し又は変更する補正は明細書の要旨を変更しないものとみなす旨規定し，改正前実用新案法９条１項は，これらを実用新案登録出願に準用している。
そこで，本件補正が，明細書の要旨の変更に当たるかにつき検討するに，本件補正においては，可撓性薄板について，仕上板及び最上層の木質床化粧板よりも多分に薄目であるという構成が付加されている。そして，上記のような構成を付加することによって，上部からの衝撃加振に際して仕上板にリバウンドによって振動増幅が生じて衝撃音防止性能が低下したり，衝撃音の発音量が増大することを防止するという，本件変更出願に係る明細書及び図面に記載されていない発明の効果が付加されているから（乙４），上記変更は，明細書の要旨の変更に当たるというべきである。この点につき，原告は，本件補正前の願書添付の明細書の考案の詳細な説明中に可撓性薄板の厚さについての記載があり，平成２年９月８日付意見書において１ｍｍ程度の厚さの可撓性薄板の作用効果について記載していることを指摘する。
しかし，同意見書は，明細書又は図面の要旨の変更に当たるか否かの判断の根拠とはなり得ず，本件補正前の願書添付の明細書の考案の詳細な説明における記載をみても，可撓性薄板を仕上板及び最上層の木質床化粧板よりも多分に薄目であることを要素とする発明であると読みとることはできない。したがって，このような構成の付加が明細書の要旨の範囲内の変更であるということはできない。上記によれば，本件補正は考案の要旨の変更を伴う補正であるから，改正前実用新案法９条１項，改正前特許法４０条の適用により，本件補正の日である平成３年２月９日が本件考案の出願日とみなされる。
(2)　無効事由の有無
ア　実用新案法３条１項３号の無効事由について
(ｱ)　証拠（乙５０，５１，５２，５３，５９）によれば，次の事実が認められる。
ａ　昭和６３年９月１日公開の実願昭６２－２６６１８号（実開昭６３－１３４０５１号）のマイクロフィルム（別紙１④。乙５０）には，次のような記載がある。
①　実用新案登録請求の範囲
「１）弾性下地材上に，基板を載設し，該基板上に弾性シート層を介して表面の化粧層を形成して成る防音床材。２）基板の弾性下地材側の裏面に，溝を刻設して成る実用新案登録請求の範囲第１項記載の防音床材。」②　考案の詳細な説明