(7)　被告は，周知例には，「設定配合率のセメントミルクを作成する作泥プラント」という記載があり，設定配合率は作業現場の地盤性状に合わせて設定されるものであるから，周知例に記載されている作泥プラントは，セメントミルクの配合率を自由に制御することが可能なものであり，作泥プラントにより投入する水とセメントの量の割合を深さ方向の地盤種別ごとに制御することにより，一本の地盤改良体を造成するに当たり，深さ方向の地盤種別ごとにセメントミルクの配合率を変化させることが格別困難であるとはいえない，と主張する。周知例に記載されている作泥プラントが，任意の配合率のスラリーを調整することが可能であることは認める。しかし，任意の配合率のスラリーを調整することが可能な装置があるからといって，一本の地盤改良体を造成するに当たり，深さ方向の地盤種別ごとにセメントミルクの配合率を変化させることが容易であるという論理には合理性がない。引用例にも周知例にも，訂正発明における上記(5)の②，③の方法を採用している例は一切挙げられていないからである。仮に，決定の判断が，周知例の装置は，装置としては，任意の配合率のスラリーを調整することが可能だから，一本の地盤改良体を造成するに当たり，深さ方向の地盤種別ごとにセメントミルクの配合率を変化させることが容易である，というものであるとすれば，それは，本件発明の最も重要な構成部分に引用文献なしに取消決定を下したに等しい。
第４　被告の反論の要点
決定の認定判断は，正当であり，決定を取り消すべき理由はない。１　決定は，「実施工に当たって，前記強度相関データに基づいて，原地盤の地盤強度または地盤性状に応じて，安定材の配合量等を変化させながら安定材と原位置土との攪拌混合を行い，造成される地盤改良体の全長に亘って地盤種別毎に必要強度を確保する」（決定書４頁１３行～１６行）という構成，すなわち一本の地盤改良体を造成するに当たり，深さ方向の地盤種別ごとの地盤強度又は地盤性状に応じて安定材の配合量等を変化させながら安定材と原位置土との攪拌混合を行うという点は一致点であると認定し，その上で，「安定材がスラリーであるかセメントであるか」の安定材の構成の相違と，安定材がスラリーであるかセメントであるかの安定材の構成の相違により生じる，「安定材がスラリーの場合は，スラリーの配合および注入量を変化させ，安定材がセメントの場合は，セメント量を変化させる」という原地盤の地盤強度又は地盤性状に応じた安定材の対応の構成の相違を相違点として挙げたものであって，一本の地盤改良体を造成するに当たり，深さ方向の地盤種別毎の地盤強度又は地盤性状に応じて安定材の配合量等を変化させる構成を相違点としたものではない。
安定材であるセメントの量を変化させる構成と，安定材であるスラリーの配合及び注入量を変化させる構成とは，そもそも，安定材がセメントであるかスラリーであるかの安定材の構成の相違により必然的に生じるものであるから，安定材がスラリーの場合に，スラリーの配合及び注入量を変化させる構成にすることに，格別の技術的意味はない。
２　上記のとおり，決定は，深さ方向の地盤種別ごとの地盤強度又は地盤性状に応じて安定材の配合量等を変化させながら安定材と原位置土との攪拌混合を行うという構成の有無を相違点としたものではなく，安定材がスラリーであるかセメントであるかの安定材の構成の相違により生じる，安定材がセメントの場合には，セメント量を変化させ，安定材がスラリーの場合には，スラリーの配合および注入量を変化させる，という原地盤の地盤強度又は地盤性状に応じた安定材の対応の構成の相違を相違点としたものである。
決定は，上記相違点についての判断の前提として，原地盤の地盤強度または地盤性状に応じて，スラリーの配合及び注入量を変化させながらスラリーと原位置土との攪拌混合を行う，という相違点に挙げた訂正発明１の構成が，安定材としてスラリーを採用することに伴う構成として，周知の事項であると認定したものであって，深さ方向にスラリーの配合及び注入量を変化させながら攪拌混合を行う，ことまで周知であると認定したものではない。
周知例の，「即ち，第４図は，地盤性状とセメントミルク注入量ρと造成ソイルパイルの強度ｑｕとセメント配合率との関係を示す特性線図であり，・・・また，セメントミルクにおけるセメント配合率は，軟弱地盤では大きな強度を必要とするといったように，作業現場それぞれに合わせて初期に設定されるものである。」（甲第６号証５頁左上欄３行～左下欄１２行）との記載は，地盤改良を行う作業現場ごとに，作業現場の地盤性状に合わせてセメント配合率を決定する，例えば，地盤性状に応じて，Ａ現場ではセメント配合率ｍ１，Ｂ現場ではセメント配合率ｍ２，Ｃ現場ではセメント配合率ｍ３というように，作業現場毎に設定される，ということを意味している。
周知例には，原地盤の地盤強度又は地盤性状に応じて，スラリーの配合及び注入量を変化させること，及び，配合と注入量を設定されたスラリーが原位置土と攪拌混合されること，のいずれもが開示されているといい得るのであるから，決定の周知例に記載された発明の技術的内容の認定に誤りはない。以上述べたところによれば，原地盤の地盤強度又は地盤性状に応じて，スラリーの配合及び注入量を変化させながらスラリーと原位置土との撹拌混合を行うことは，安定材としてスラリーを採用することに伴い，前記周知事項に基づいて当業者が容易に採用し得る安定材の対応構成にすぎないというべきである。３　周知例には，「設定配合率のセメントミルクを作成する作泥プラント」という記載があり，設定配合率は作業現場の地盤性状に合わせて設定されるものであるから，周知例記載の作泥プラントは，セメントミルクの配合率を自由に制御することが可能なものである。そこに投入する水とセメントの量の割合を深さ方向の地盤種別毎に制御することにより，１本の地盤改良体を造成するに当たり，深さ方向の地盤種別ごとにセメントミルクの配合率を変化させることを格別困難であるとすることはできない。
第５　当裁判所の判断


１　決定は，「周知例には，「即ち，第４図は，地盤性状とセメントミルク注入量ρと造成ソイルパイルの強度ｑｕとセメント配合率との関係を示す特性線図であり，･･････中略･･････また，セメントミルクにおけるセメント配合率は，軟弱地盤では大きな強度を必要とするといったように，作業現場それぞれに合わせて初期に設定されるものである。」（公報（判決注・甲第６号証）第５頁左上欄～第５頁左下欄）と記載されており，周知例における「セメントミルクにおけるセメント配合率」は，訂正後の請求項１に係る発明における「スラリーの配合」に対応するものであるから，周知例には，前記相違点にあげた訂正後の請求項１に係る発明の「原地盤の地盤強度または地盤性状に応じて，スラリーの配合および注入量を変化させながらスラリーと原位置土との撹拌混合を行う」という構成が記載されて」いる（決定書５頁３行～１３行），と判断した。
原告は，周知例に，訂正発明における，原地盤の地盤強度又は地盤性状に応じて，スラリーの配合及び注入量を変化させながらスラリーと原位置土との撹拌混合を行う，という構成が記載されている，とした決定の上記認定は誤っている，と主張する。
しかしながら，原告の上記主張は，決定のいわんとするところを誤って理解し，この誤った理解に基づいてなしているものというべきである。原告の上記主張は，決定が周知例に記載されているものと認定した，「前記相違点にあげた訂正後の請求項１に係る発明の「原地盤の地盤強度または地盤性状に応じて，スラリーの配合および注入量を変化させながらスラリーと原位置土との攪拌混合を行う」という構成」（決定書５頁１０行～１３行）は，一本の地盤改良体を造成するに当たり，深さ方向にスラリーの配合及び注入量を変化させながらスラリーと原位置土との攪拌混合を行う構成を意味する，ということを当然の前提にするものであるのに，決定の上記認定をそのように理解することに合理性は認められないからである。
決定は，いずれも，一本の地盤改良体の造成に関する発明である訂正発明と引用発明とを対比して，「・・・実施工に当たって，前記強度相関データに基づいて，原地盤の地盤強度または地盤性状に応じて，安定材の配合量等を変化させながら安定材と原位置土との攪拌混合を行い，造成される地盤改良体の全長に亘って地盤種別毎に必要強度を確保するようにしたことを特徴とする深層混合処理工法施工における安定材注入管理方法。」（決定書４頁４行～１７行）を一致点として認定した上，「訂正後の請求項１に係る発明においては，安定材をセメントと水を混合したスラリーとし，強度相関データに基づいて，原地盤の地盤強度または地盤性状に応じて，スラリーの配合，或いはスラリーの配合および注入量を変化させながらスラリーと原位置土との攪拌混合を行うとしたのに対して，引用例に記載の発明においては，安定材をセメントとし，強度相関データに基づいて，原地盤の地盤強度または地盤性状に応じて，セメント量を変化させながらセメントと原位置土との攪拌混合を行うとしたた点（判決注・「した点」の誤記と認める。」（決定書４頁１８行～２４行）を相違点として認定しているのであるから，そこで相違点として着目されているのは，いずれも一本の地盤改良体の造成に係る発明であることを当然の前提にしての，安定材の相違及び「原地盤の地盤強度または地盤性状に応じて，安定材の配合量等を変化させ」る方法の相違であることが明らかである。また，決定自身，周知例の具体的記載として，「即ち，第４図は，地盤性状とセメントミルク注入量ρと造成ソイルパイルの強度ｑｕとセメント配合率との関係を示す特性線図であり，･･････中略･･････また，セメントミルクにおけるセメント配合率は，軟弱地盤では大きな強度を必要とするといったように，作業現場それぞれに合わせて初期に設定されるものである。」（甲第６号証５頁左上欄３行～左下欄１２行）との部分を挙げた上で，「周知例には，前記相違点にあげた訂正後の請求項１に係る発明の「原地盤の地盤強度または地盤性状に応じて，スラリーの配合および注入量を変化させながらスラリーと原位置土との撹拌混合を行う」という構成が記載されて」（決定書５頁１０行～１３行）いる，と認定しているのである。これらの事情を併せ考えれば，決定は，周知例に，一本の地盤改良体の造成に係るものとして決定認定の構成が記載されていると認定したわけではなく，具体的には作業現場での地盤の性状に応じていくための技術に係るものとして，「セメントミルクにおけるセメント配合率は，軟弱地盤では大きな強度を必要とするといったように，作業現場それぞれに合わせて初期に設定される」（決定書５頁５行～７行）という構成が記載されているものとして認定した上，「原地盤の地盤強度または地盤性状に応じて，スラリーの配合および注入量を変化させ」るという抽象度でとらえれば，周知例記載の構成は，訂正発明のものと異なることがないところから，周知例に，相違点に係る訂正発明の「原地盤の地盤強度または地盤性状に応じて，スラリーの配合および注入量を変化させながらスラリーと原位置土との攪拌混合を行う」（決定書５頁１１行～１３行）という構成が記載されていると表現したものと理解するのが合理的である。
以上のとおりであるから，周知例記載事項についての決定の認定に誤りがあるとし，これを前提に，周知事項についての決定の認定に誤りがあるとする，原告主張の取消事由には，理由がないことが明らかである。２　念のために，原告主張の取消事由を離れて，決定の認定判断に誤りがあるか否かを検討してみる。
(1)　訂正発明と引用発明との一致点及び相違点が次のとおりであることは当事者間に争いがない。
（一致点）
攪拌羽根を有する回転軸を地盤中に挿入し，貫入過程または引き上げ過程において安定材を注入するとともに，原位置土と攪拌混合し，両者の化学的硬化作用によって地盤中に改良体を連続的に造成する深層混合処理工法施工において，予め，事前調査によって地盤改良対象領域の原地盤データを採取するとともに，室内での配合試験のために各土層毎に試料採取を行い，室内試験により，各土層試料に対して，安定剤の配合量等を変化させる各ケースについて強度試験を行って，地盤性状または地盤強度毎に安定材の配合量等を変化させた場合の改良後地盤強度との
関係を示す強度相関データを得ておき，
実施工に当たって，前記強度相関データに基づいて，原地盤の地盤強度または地盤性状に応じて，安定材の配合量等を変化させながら安定剤と原位置土との攪拌混合を行い，造成される地盤改良体の全長に亘って地盤種別毎に必要強度を確保するようにしたことを特徴とする深層混合処理工法施工における安定材注入管理方法。
（相違点）


主　　　文
１　本件控訴をいずれも棄却する。
２　控訴費用（ただし，参加によって生じた費用を除く。）は控訴人らの負担とし，参加によって生じた費用は控訴人ら参加人の負担とする。３　原判決主文２項中被告Ｂに関する部分を次のとおり更正する。「北九州市に対し，控訴人Ｃは２万０８０４円，控訴人Ｄ及び控訴人Ｅは各１万０４０２円並びに上記各金員に対する平成１０年３月７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。」
４　原判決別紙「主文２項関係一覧表」，同「原告ら主張額一覧表」及び同「別表３　出席者別費用額」中の各「Ｆ」を各「Ｆ’」と更正する。
事実及び理由
第１　控訴の趣旨
１　原判決中控訴人ら敗訴部分を取り消す。
２　（本案前の申立て）
本件訴えをいずれも却下する。
３　（本案の申立て）
被控訴人らの請求をいずれも棄却する。
第２　事案の概要
１　事案の概要は，当審において控訴人ら及び控訴人ら参加人（以下「参加人」という。）が以下のとおり主張したほかは，原判決の「第２　事案の概要」欄記載のとおりであるから，これを引用する（ただし，原判決４０頁最後の２行を「別表Ｂ枝番号３整理番号４については，費用総額は９１，５００円となっているが，別表１－３の表では全額の１８３，０００円とした。」と改める。）。
２　当審における控訴人ら及び参加人の主張
（１）　監査請求の期間徒過について
被控訴人らによる監査請求は，最初の食糧費の支出日（平成７年４月２８日）から約２年８か月，最後のそれ（平成８年５月３１日）から約１年７か月を経てされており，地方自治法２４２条２項に定められた１年の監査請求期間を徒過しているから，同項ただし書に定める「正当な理由」がない限り不適法であるところ，本件各支出は，いずれも法令及び北九州市の財務規程に則して行われたものであって，住民に隠れて秘密裡にされたものではないから，上記正当な理由があるというためには，単に住民が当該行為の存在及び内容を知り得なかったということのみでは足りず，天災地変等による交通途絶など監査請求期間徒過後においても監査請求を認めるのを相当とする特別の事情が存することを要するものと解するのが相当であるところ，そのような事情は存しない。仮に，百歩譲って，本件各支出が住民に隠れて秘密裡にされ，被控訴人らが平成９年８月１９日（訴外団体が本件各支出に係る一般支出決議書，支出命令書及び請求書兼領収書の部分公開の文書の交付を受けた日）に本件各支出の事実を知り得たとしても，被控訴人らの監査請求は，それから更に約４か月を経てされているから，最高裁判所昭和６３年４月２２日判決のいう，普通地方公共団体の住民が当該行為を知ることができたと解される時から「相当な期間内に」監査請求をしたものとはいえない。
原判決は，対象を限定することなく膨大な文書の公開を請求したのがほかならぬ被控訴人ら自身であり，かつ，このような包括的な請求をせざるを得なかったことについて被控訴人らが何ら合理的な理由を述べていないのに，約４か月の期間を上記相当な期間内と認めたものであって，不当である。
（２）　本件各支出の違法性の有無について
原判決は，平成１１年に制定された国家公務員倫理法及び同１２年に制定された国家公務員倫理規程（以下，併せて「倫理法等」という。）を基に，原則として１人当たり５０００円を超える部分について支出が違法であると判断したが，不当である。
ア　一律５０００円という基準には，何ら合理性がない。イ　倫理法等は，５０００円を超える贈与や飲食について，報告義務を課しているだけであって，同金額を超えた場合にそれを違法として返還することを命じているわけではないから，同基準額を本件に当てはめるのは，筋違いというべきである。ウ　本件各支出が問題とされている平成７，８年当時と倫理法等が制定された平成１１，１２年とでは社会状況が異なることは公知の事実といっても過言でないところ，この点が理解されていない。
（３）　訴訟法上の問題点について
本来，本件各支出を違法と主張する被控訴人らにおいて各支出ごとに市長及び専決権者に裁量権の濫用があったことを証明すべきであるところ，原判決は，控訴人らに対し，１人当たり５０００円を超える飲食を要する特段の事情の主張，立証責任を課すという立証責任の転換を図っているが，この点については合理的な理由付けを欠いている。のみならず，本件においては，控訴人らは，訴訟の迅速化のため，裁判所の提案に従って，代表的事案についてのみ控訴人本人尋問を行い（いわゆるチャンピオン方式），あとは陳述書の提出のみで済ませるという立証をしてきたのであるが，この方法では，網羅的な立証は困難であるし，また，控訴人らには，情報公開条例（いわゆる個人情報は公開の対象とされていない。）や地方公務員法（守秘義務）による制約があるので，飲食の相手方の氏名，身分及び地位を明らかにすることはできないのであるから，原判決は，控訴人らに対し，難きを強いるものというべきである。
（４）　市長及び専決権者らの責任について
ア　平成７，８年当時，食糧費の支出が１人当たり５０００円を超えた場合は違法になるなどと考えた者は，控訴人らを含め日本中に１人もいなかったことは明らかであるし，その認識可能性もなかったから，控訴人Ａ及び専決権者たる控訴人らに重大な過失があると判断した原判決は不当である。
イ　上記不当性は，控訴人Ａに関して特に顕著である。すなわち，普通地方公共団体の長がその財務会計上の権限を特定の補助職員に専決させている場合においては，専決すべき者と定められた補助職員が財務会計上の違法行為を行ったときは，長は，その補助職員が違法な財務会計上の行為をすることを阻止すべき指揮監督上の義務に違反し，故意又は過失により補助職員の前記違法行為を阻止しなかったときに限り，自らも財務会計上の違法行為を行ったものとして，地方公共団体に対して損害賠償の責任を負うものと解されている（最高裁判所平成３年１２月２０日判決，同平成５年２月１６日判決）ところ，上記義務は，補助職員に対する一般的な指導監督上の義務ではなく，当該違法支出行為を阻止すべき指導監督上の義務であると解すべきであるから，少なくとも本件各支出に関する専決権者に違法行為があること又はあり得ることについての具体的な予見又は具体的な予見可能性が必要である。


ところで，食糧費の支出については，社会通念上の儀礼の範囲を超えたものだけが許されないと解されるところ，食糧費の支出は日常的に起こり得るため，控訴人Ａは，専決規程に基づいてその補助職員に専決権限を与えていて，個別具体的な支出に関与していない（したがって，個々の接遇の趣旨，目的，相手方及び１人当たりの費用の額等も承知しておらず，その接遇が社会通念上の儀礼の範囲内のものかどうかを判断する術もない。）から，同控訴人には，各専決権者に違法支出があること又はあり得ることについての具体的な予見又は具体的な予見可能性がなく，当該違法支出を阻止すべき指揮監督上の義務はなかったというべきである。その上に，控訴人Ａは，全国の普通地方公共団体に先駆けて食糧費の執行の自粛についての財政局長通知（丙８）を出させるなど，食糧費の適正な執行に鋭意努力していたのであって，同控訴人の違法支出の防止のための具体的な措置としては，これをもって足りるというべきである。
しかるに，原判決は，上記努力の事実を逆手にとって同控訴人に重大な過失があったものと認定，判断しており，極めて不当である。
第３　当裁判所の判断
１　当裁判所の判断は，以下のとおり付加するほかは，原判決の「第３　争点に対する判断」欄記載のとおりであるから，これを引用する（ただし，原判決１５頁２５行目の次に「（以上につき，乙１及び控訴人Ｇ）」を加え，同１７頁２１行目の「平成１２年」を「平成１１，１２年」と改める。）。２　当審における控訴人ら及び参加人の主張について判断する。
（１）　同（１）について
本件各支出が殊更住民の目に触れないような形で秘密裡にされたものでないことは，控訴人ら及び参加人主張のとおりである。
しかしながら，住民による監査請求は，違法若しくは不当な公金の支出等があると認めるときに，これらを証する書面を添えてすべきものである（地方自治法２４２条１項）から，同条２項本文が住民の知，不知という主観的事情にかかわるものではないといっても，少なくとも住民が知り得ることを前提としているものというべく，最高裁判所昭和６３年４月２２日判決（集民１５４号５７頁，判例時報１２８０号６３頁）が，法的安定性の見地から短期の監査請求期間が定められたことを認めながら，「当該行為が普通地方公共団体の住民に隠れて秘密裡にされ，１年を経過してからはじめて明らかになった場合等」に上記の趣旨を貫くことは相当でないとし，「当該行為が秘密裡にされた場合，同項但書にいう『正当な理由』の有無は，特段の事情のない限り，普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて当該行為を知ることができたかどうか，また，当該行為を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものといわなければならない」と判示しているのも，このことを示すものと解される。
そこで，本件についてみるに，前記のとおり，訴外団体は，平成７年度終了後間もない（したがって，この時点では，１年以内に支出されたものが相当部分を占めていた。）平成８年７月３日，情報公開条例に基づき，実施機関に対し，平成７年度における局長（局長級を含む。）が含まれている食糧費支出に関する一般支出決議書，支出命令書（請求書兼領収書を含む。）及び食糧費支出に関する予算管理簿の公開請求をしたが，実施機関は，同年８月３０日，予算管理簿を部分公開したのみで，その余の文書は公開せず，結局，その余の文書を部分公開し，部分公開された食糧費関係の文書を訴外団体に交付したのは，平成９年８月１９日になってからであった。ここに至って初めて，訴外団体，そしてまた被控訴人らは，本件各支出の概要を知ることができたということができ，これまでの間は，予算管理簿（部分）以外の文書の非公開によってこれを知ることができなかったのであるから，知ることができなかった事情につき，「当該行為が秘密裡にされた場合」と区別する合理的な理由はないものと解される。
次に，同日から被控訴人らが本件監査請求をした同年１２月１５日までの期間が上記「相当な期間」に当たるかどうかであるが，前記監査請求の要件に鑑みれば，本件のように，法令上一義的明確に違法性，不当性が認められるわけではない事案の場合には，できるだけ多くの事例を収集，分析する必要があり，それに相当の時間がかかることも否定できないところであるから，上記４か月弱の期間は，前記「相当な期間内」に当たると解するのが相当である。
（２）　同（２）について
食糧費の支出の違法性を判断するに当たり，その基準をどこに求めるかについては，相当数の裁判例があるものの，その基準は帰一するところを知らない上，いずれも客観性に乏しいものであり，倫理法等を基準にするのが合理的であると解される。
確かに，倫理法等における５０００円超という金額は，報告義務を課す基準であるが，倫理法等は，公務員が５０００円を超える贈与等を受けた場合には，公正な公務に対する国民の信頼が揺らぎかねないとの認識を示したものにほかならず，この基準は，食糧費の支出が裁量権を濫用した違法があるかの判断をするに当たっても，有用なものというべきである。
また，控訴人ら及び参加人は，本件各支出が問題とされている平成７，８年当時と倫理法等が制定された平成１１，１２年とでは社会状況が異なる旨主張するが，公費を用いての飲食は自粛すべきものとする一般国民の風潮自体は異なるものではない（甲９の１ないし５，１０，１１の１ないし３，３４，３７ないし４０，乙１４ないし２０，２４，２５，丙８，２３）から，平成７，８年当時の本件各支出の違法性を判断するに当たって上記基準を用いても，背理という批判は当たらない。なお，同基準は，被控訴人ら主張のそれとは異なるところ，被控訴人ら主張の酒量による上限値を排し，客観的な数値（金額）を用いて，本来裁判所の定立すべき裁量権の濫用の有無の判断基準を示したものにすぎず，訴訟法上の当事者主義ないしその精神に違反するものとはいえない。
（３）同（３）について


平成１７年１１月１日判決言渡　同日原本領収　裁判所書記官平成１７年(ワ)第１０３９４号　特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日　平成１７年９月６日
判            決
当事者の表示　　別紙当事者目録記載のとおり
主            文
１　本件訴えのうち，原告が被告に対して金６０００万円及びこれに対する平成１７年６月１日から支払済みまで年５分の割合による金員の支払を求める請求に係る部分を却下する。
２　原告のその余の請求を棄却する。
３　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
１　被告は，別紙物件目録記載の装置を製造し，譲渡し，貸し渡し，譲渡若しくは貸渡しの申出をし，又は使用してはならない。
２　被告は，原告に対し，金６０００万円及びこれに対する平成１７年６月１日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要等
１　争いのない事実等
(1)　当事者等
ア　原告は，情報処理サービス業，情報提供サービス業，マーケティング及び販売促進に関する企画，研究及び調査の業務，コンピューターソフトウェアの開発，販売の業務並びに電話番号の案内業務等を目的とする株式会社である。イ　被告は，電子計算機器に関するソフトウェア開発，販売及び保守，並びに電子計算機器周辺機器，事務機器，通信機器の企画，製造及び販売等を目的とする株式会社である。
被告は，平成１６年４月１日，ひまわり情報株式会社（以下「ひまわり情報」という。）を吸収合併した。
(2)　原告の特許権
原告は，次の特許権（以下「本件特許権」といい，その特許請求の範囲請求項１に係る発明を「本件特許発明」という。）を有している。
特許番号　　特許第２８０１９６９号
出願日　　平成８年６月２５日
登録日　　平成１０年７月１０日
発明の名称　　電話番号リストのクリーニング装置およびクリーニング方法
特許請求の範囲（請求項１）
「パソコンのようなコンピュータを用いて構成され，以下の各要件（１）～（５）を備えたことを特徴とする電話番号リストのクリーニング装置。（１）　ＩＳＤＮに接続されてＩＴＵ－Ｔ勧告Ｑ．９３１に規定された回線交換呼の制御手順を発信端末として実行する。
（２）　クリーニング処理しようとする電話番号リストから順番に電話番号を読み取り，その電話番号を着番号とし，伝達能力として非制限ディジタル情報を指定した『呼設定』メッセージを網に送出する。
（３）　送出した『呼設定』メッセージの呼が受け付けられて網から「呼出」メッセージまたは『応答』メッセージが転送されてきた場合に，直ちに網に『切断』メッセージを送出して切断復旧シーケンスを実行するとともに，当該『呼設定』メッセージの前記電話番号を有効番号と判定する。（４）　送出した『呼設定』メッセージの呼が受け付けられずに網から『切断』メッセージが転送されてきた場合に，直ちに切断復旧シーケンスを実行するとともに，網からの『切断』メッセージに付帯した情報要素の理由表示をピックアップし，その理由表示の内容に応じて当該『呼設定』メッセージの前記電話番号を有効番号として扱うか無効番号として扱うかを判定する。（５）　有効番号と判定した電話番号と無効番号と判定した電話番号とを区別した新たなリストを作成する。」
(3)　本件特許発明の構成要件の分説
本件特許発明の構成要件を分説すると，以下のとおりである（以下，各構成要件に付された記号に従って「構成要件Ａ」などという。）。Ａ　パソコンのようなコンピュータを用いて構成された電話番号リストの
クリーニング装置であって，
Ｂ　ＩＳＤＮに接続されてＩＴＵ－Ｔ勧告Ｑ．９３１に規定された回線
交換呼の制御手順を発信端末として実行する，
Ｃ　クリーニング処理しようとする電話番号リストから順番に電話番号を読み取り，その電話番号を着番号とし，伝達能力として非制限ディジタル情報を指
定した「呼設定」メッセージを網に送出する，
Ｄ　送出した「呼設定」メッセージの呼が受け付けられて網から「呼出」メッセージまたは「応答」メッセージが転送されてきた場合に，直ちに網に「切断」メッセージを送出して切断復旧シーケンスを実行するとともに，当該「呼設定」メッセージの前記電話番号を有効番号と判定する，Ｅ　送出した「呼設定」メッセージの呼が受け付けられずに網から「切断」メッセージが転送されてきた場合に，直ちに切断復旧シーケンスを実行するとともに，網からの「切断」メッセージに付帯した情報要素の理由表示をピックアップし，その理由表示の内容に応じて当該「呼設定」メッセージの前記電話番号を有効番号として扱うか無効番号として扱うかを判定する，Ｆ　有効番号と判定した電話番号と無効番号と判定した電話番号とを区別した新たなリストを作成する。
(4)　被告の行為
被告は，別紙物件目録記載の装置（以下「被告装置」という。）を製造，譲渡及び使用している（弁論の全趣旨）。
(5)　前訴の確定判決の存在
ア　原告は，平成１１年６月２８日，東京地方裁判所に対し，ひまわり情報を被告として，本件特許権に基づき，電話番号調査装置「Ｄｏｃｔｏｒ　ＢｅｌｌⅡ（ＤＢⅡ）」（以下「前訴装置」という。）等の製造，譲渡，貸渡し，譲渡若しくは貸渡しの申出，又は使用の差止め，損害賠償等を求める訴えを提起した（東京地方裁判所平成１１年(ワ)第１４２２２号事件。以下「前訴」という。乙１）。イ　原告は，前訴において名称及び構成を用いて前訴装置を特定したが，昀終的には，前訴装置は，別紙前訴装置目録記載のとおり，「ＤｏｃｔｏｒＢｅｌｌⅡ（ＤＢⅡ）」という製品名の電話番号調査装置であり，かつ，同目録記載ａないしｆの構成を有する旨主張した（以下，同目録の記号に従って「前訴構成ａ」などという。乙１）。
ウ　前訴について，平成１３年６月１３日，口頭弁論が終結され，同年８月２９日，前訴装置は構成要件Ｃの「非制限ディジタル情報」を充足しないとして，原告の請求をいずれも棄却する旨の判決が言い渡された。この判決は，同年９月１２日，控訴期間の満了により確定した（以下，同判決を「前訴確定判決」という。乙１，２）。


２　事案の概要
本件は，原告が，被告に対し，被告装置は別紙被告装置説明書記載の構成（以下，同説明書の記号に従って「本訴構成ａ」などという。）を有し，これが原告の特許権を侵害すると主張して，本件特許権に基づき，被告装置の製造，譲渡等の差止めを求めるとともに，不法行為に基づく損害賠償の一部請求として６０００万円及びこれに対する民法所定年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。これに対し，被告は，被告装置は前訴装置と同一であり，本件請求は，前訴確定判決の既判力に反し，又は訴訟上の信義則に反するなどと主張した。
３　本件の争点
(1)　本件請求が前訴確定判決の既判力に反するか否か
(2)　本件請求が訴訟上の信義則に反するか否か
(3)　被告装置が本件特許発明の技術的範囲に属するか否か
(4)　損害の有無及び額
第３　争点に関する当事者の主張
１　争点(1)（本件請求が前訴確定判決の既判力に反するか否か）について
〔被告の主張〕
(1)　本訴において差止め等の対象となる被告装置は，前訴装置と同一であり訴訟物が同一である。
ア　原告が本訴において提出した被告装置のマニュアル（甲３）は，前訴装置のマニュアルであり，差止め等の対象となる装置は同一である。よって，被告装置の構成と原告が前訴で特定した前訴装置の構成とは同一である。イ　被告装置の製品名は「Ｄｒ．ＢｅｌｌⅡ（ＩＮＳ１５００）」である。前訴装置の製品名は「Ｄｏｃｔｏｒ　ＢｅｌｌⅡ（ＤＢⅡ）」であるが，被告装置と同一の装置である。
被告装置においては，接続する回線の種別によって，装置としての同一性がなくなることはない。使用するＤＳＵ，ＩＳＤＮボード，外観，回線制御プログラム等における相違は被告装置と前訴装置との間の装置としての同一性を失わせるものではない。
ウ　被告装置は「呼設定」メッセージを送出する際に伝達能力として非制限ディジタル情報を指定していない。
被告装置では設定ファイル「SYSDEF.INI」の「SENDMODE=」に続く数値を「０」にすれば「呼設定」メッセージを送出する際の伝達能力として音声が指定されるが，この数値を「１」に指定すればかかる伝達能力として非制限ディジタル情報が指定される。
原告は，被告装置の設定ファイルに改変を加え，この数値を「０」から「１」に書き換えて実験を行っているもので，原告の提出する実験報告書は，客観性，信憑性を欠く。
(2)　前訴と本訴とでは，主張されている特許権は同一であり，前記(1)のとおり本訴の被告装置は前訴装置であり，差止め等の対象となる装置は同一である。そして，被告は前訴確定判決の基準時後に，前訴の被告であったひまわり情報を吸収合併した。
そうすると，本訴のうち差止請求は前訴における差止請求と訴訟物が同一であり，かつ原告は前訴基準時後の新たな事由を主張していないから，原告の本訴における差止請求は前訴確定判決の既判力に触れ，許されない。なお，原告は本訴においても，当初は，被告ないしその前身であるひまわり情報が被告装置を譲渡し始めた時期を平成１０年４月ころと主張していたが，これは前訴において前訴装置を譲渡していたとされた時期と同一である。(3)　前訴の差止請求及び損害賠償請求は本訴の差止請求及び損害賠償請求と矛盾対立関係にあるから，原告の本訴請求は前訴確定判決の既判力に触れ，許されない。
〔原告の主張〕
前訴装置と被告装置とは全く別個の装置であるから，前訴と本訴とでは訴訟物が異なる。
(1)　被告装置は，前訴で原告が特定した前訴装置と，前訴構成ａないしｆを有する点で同一である。
(2)　被告装置は，前訴で裁判所が認定した前訴装置との間で次のとおりの相違点がある。
ア　名称等における差異
(ア)　被告装置の製品名は「Ｄｒ．Ｂｅｌｌ／ＩＮＳ１５００」であるが，前訴装置の製品名は「Ｄｏｃｔｏｒ　ＢｅｌｌⅡ（ＤＢⅡ）」であり，製品名が両者で異なる。被告装置は後記イ(ア)のとおり，ＩＮＳ１５００回線用となったために，「ＩＮＳ１５００」との語句が加わった。
(イ)　被告装置は前訴口頭弁論終結時以後に譲渡が開始されたものであって，同基準時以前に譲渡されていた前訴装置とは異なる。
イ　ハード面の差異
(ア)　対応する接続回線の差異
前訴装置は，ＩＮＳ６４回線に対応する。なお，ＩＮＳ６４回線ではメタルケーブル（銅線ケーブル）が使用され，１回線当たり２個の情報チャネル（Ｂチャネル）及び１個の制御チャネル（Ｄチャネル）を含み，アナログ回線２回線分の情報伝達能力がある。
他方，被告装置はＩＮＳ１５００回線に対応する。ＩＮＳ１５００回線では光ケーブルが使用され，１回線当たり２３個の情報チャネル（Ｂチャネル）及び１個の制御チャネル（Ｄチャネル）を含み，アナログ回線２３回線分の情報伝達能力がある。
(イ)　ＤＳＵ（デジタル回線に端末装置を接続するのに必要な回線接続装置）の差異
被告装置と前訴装置とでは，対応する回線の種類の差異に伴って，異なる構造のＤＳＵを使用する。
(ウ)　ＩＳＤＮボードの差異
被告装置と前訴装置とでは，対応する回線の種類の差異に伴って，異なる構造のＩＳＤＮボードを使用する。
(エ)　外観の相違
前訴装置はデスクトップ型装置であるが，被告装置はラック（棚）に設置するいわゆるラックマウント型の装置である。
ウ　ソフト面の差異
(ア)　被告装置と前訴装置は，対応する回線の種類の差異（情報チャネルの個数の差異）に伴って，それぞれ情報チャネルの選択，設定，開放を制御するための異なる内容の回線制御プログラムを備える。


(イ)　被告装置では，「呼設定」メッセージを送出する際に伝達能力として非制限ディジタル情報を指定するが，前訴装置では，かかる際に伝達能力として音声を指定する。
(ウ)ａ　被告と日本ソフト販売株式会社（以下「日本ソフト」という。）との間の「電話調査システム」購入に関する覚書（甲４）中には，「本システムの処理機能」として「各電話会社の電話交換機の接続信号のみを取得し使用状況（回線状況）を判別する。このため，基本的には電話への着信（通知）は発生しない。」との記載が，また「本システムの処理能力」として「通知件数：３件／１００万件程度」との記載がある。
他方で，前訴で行われた実験では，アナログ電話では７４パーセントの確率で鳴動するとされているから，上記各記載部分と矛盾する。「呼設定」メッセージ送出の際に伝達能力として音声を指定していれば，かように１００万件に３件程度しか鳴動（着信）しないということは絶対にあり得ない。
上記各記載部分は，被告装置では「呼設定」メッセージ送出の際に伝達能力として非制限ディジタル情報を指定していることを示すものである。ｂ　設定ファイルの一項目の数値を「０」から「１」に書き換えて保存するだけで，容易に侵害物件になるか否かが左右できるというのは不自然であり，かように容易に伝達能力の指定を切り替えることができるのは，被告装置が「呼設定」メッセージ送出の際に伝達能力を非制限ディジタル情報に指定していることを示すものである。
(3)　被告が被告装置を納入した日本ソフトも原告も，被告装置の設定ファイルを改変していない。これを改変したとすれば，それは被告ないしひまわり情報によるものである。被告が日本ソフトに譲渡した被告装置の設定ファイルの更新日は，ひまわり情報の担当者又はひまわり情報から委託を受けたカシオソフト株式会社が保守を行った日と一致する。
よって，本訴請求が前訴確定判決の既判力に触れることはない。２　争点(2)（本件請求が訴訟上の信義則に反するか否か）について
〔被告の主張〕
前記１のとおり，前訴と本訴とでは，主張されている特許権は同一であり，差止め等の対象となる装置は同一である。
前訴の中心的な争点は前訴装置が本件特許発明の技術的範囲に属するか否かであって，原告及びひまわり情報は同争点について主張立証を尽くし，かつ裁判所は前訴装置が同技術的範囲に属しないと実質的かつ詳細に判断して，原告の請求を棄却した。
そして，被告は前訴確定判決の基準時後に，前訴の被告であったひまわり情報を吸収合併した。
本訴でも，前訴と同様，被告装置が本件特許発明の技術的範囲に属するか否かが中心的な争点となるところ，原告の請求及び主張は，かように中心的な争点が完全に重複し，同一の紛争関係について不当な蒸し返しをするものである。そうすると，仮に前訴確定判決の既判力が本訴請求に及ばないとしても，原告の請求及び主張は，訴訟上の信義則に著しく反するもので，許されない。
〔原告の主張〕
前記１のとおり，前訴装置と被告装置とは全く別個の装置であり，被告装置は前訴確定判決の基準時後に譲渡されたものである。
本訴請求が民事訴訟上の信義則に反することはない。
３　争点(3)（被告装置が本件特許発明の技術的範囲に属するか否か）について
〔原告の主張〕
(1)　被告装置は，コンピュータを用いて構成された電話番号調査装置であるから（本訴構成ａ），構成要件Ａを充足する。
(2)　被告装置の本訴構成ｂが構成要件Ｂを充足することは明らかである。(3)　被告装置の本訴構成ｃが構成要件Ｃを充足することは明らかである。(4)　被告装置が「呼設定」メッセージに係る電話番号に「実在」を意味する記録を付すこと（本訴構成ｄ）は，当該電話番号が実際に使用されている有効な番号であると判定することにほかならないから，構成要件Ｄを充足する。(5)　被告装置が「呼設定」メッセージに係る電話番号が「実在」又は「欠番」である旨の記録を当該電話番号に付すこと（本訴構成ｅ）は，当該電話番号が実際に使用されている有効な番号か，使用されていない無効な番号かを判定することにほかならないから，構成要件Ｅを充足する。
(6)　被告装置が電話番号リスト上の各電話番号について，実際に使用されている番号である「実在」又は使用されていない番号である「欠番」の記録を付した新たな電話番号リストを作成すること（本訴構成ｆ）は，有効番号と判定した電話番号と無効番号と判定した電話番号とを区別した新たなリストを作成することにほかならないから，構成要件Ｆを充足する。
(7)　以上のとおり，被告装置の本訴構成ａないしｆは構成要件ＡないしＦをすべて充足するから，被告装置は本件特許発明の技術的範囲に属する。
〔被告の主張〕
否認ないし争う。
被告装置でも，「呼設定」メッセージ送出の際に，伝達能力として非制限ディジタル情報を指定していないから，構成要件Ｃを充足せず，本件特許発明の技術的範囲に属しない。
４　争点(4)（損害の有無及び額）について
〔原告の主張〕
(1)　被告は，判明している分だけでも，平成１４年９月ころないし１０月ころ，株式会社ケーシー，昭和リース株式会社，オリックス株式会社及びはましんリース株式会社に対し，被告装置４セットを譲渡したが，その合計譲渡価格は４８００万円を下らない。
被告装置４セットは原告の装置６台分に相当するが，原告の装置１台分の利益額は１０５８万４０００円を下らないから，被告の上記譲渡行為により，原告はその装置６台分の利益合計額に相当する６３５０万４０００円を下らない損害を被った。
(2)　原告は，被告の本件特許権の侵害を調査するための費用として，１３万４４００円を支出したが，これは被告の侵害行為と相当因果関係がある損害である。(3)　また，本件訴訟は専門性の高い特許権侵害訴訟であり，訴訟追行には弁護士及び補佐人弁理士が不可欠であるところ，被告の特許権侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用及び弁理士費用は，それぞれ，前記(1)及び(2)の合計額の約１割に相当する６００万円を下らない。
(4)　以上のとおり，被告の特許権侵害行為によって原告が受けた損害は，合計７５６３万８４００円を下らない。原告は，その一部である６０００万円を請求する。
〔被告の主張〕
争う。
第４　当裁判所の判断
１　争点(1)（本件請求が前訴確定判決の既判力に反するか否か）について
(1)　訴訟物について


裁判所は当事者によって特定された訴訟物についてのみ審判を行う。訴訟物たる権利関係は，実体法上は私的自治の原則の下にその主体たる当事者の自由な管理処分に委ねられる。訴訟法上も，これを反映して，いかなる権利関係についていかなる形式の審判を求めるかは，当事者の自由な判断に委ねられる。そして，民事訴訟において，原告は訴訟物を特定する責任があり，それが被告に対し防御の目標を提示する手続保障の役割を果たすとともに，裁判所に対し審判の対象を提示する機能を有するものである。
前訴と本訴との間で訴訟物が同一である場合には，本訴において前訴確定判決の既判力ある判断と矛盾，抵触する判断ができなくなるから（民訴法１１４条１項），本件請求については，基準時後に生じた新たな事由が認められない限り，前訴確定判決の既判力に触れることになる。
前訴の訴訟物は，原告のひまわり情報に対する①本件特許権に基づく前訴装置の製造譲渡行為等の差止請求権及び②前訴装置の製造譲渡行為が本件特許権を侵害することを原因とする不法行為に基づく損害賠償請求権である。本訴の訴訟物は，原告の被告に対する①本件特許権に基づく被告装置の製造譲渡行為等の差止請求権及び②被告装置の製造譲渡行為が本件特許権を侵害することを原因とする不法行為に基づく損害賠償請求権である。被告は，前訴確定判決の基準時（口頭弁論終結時）後に，前訴の被告であるひまわり情報の権利義務を包括承継したから，原告とひまわり情報の間の前訴確定判決の既判力は，被告にも及ぶ（民訴法１１５条１項３号）。(2)　特許権侵害訴訟における対象製品の特定について特許権侵害訴訟において対象製品を特定するのは，訴訟物を明らかにして，審理の対象及び判決の効力が及ぶ範囲を確定すること，すなわち当該判決の既判力や執行力の範囲がどこまで及ぶかを明らかにする意義を有するものである。また，特許権侵害訴訟においては，対象製品が特許発明の技術的範囲に属するか否かが審理されるから，差止請求においては当事者，特許権及び対象製品が同一である限り，また損害賠償請求においてはこれらに加えて損害発生の期間が同一である限り，訴訟物としては同一のものと解するのが相当である。対象製品の特定は，製品名や型番でなされる場合及び製品の構成の説明によってなされる場合並びにその双方によってなされる場合があるが，いずれの方法によって特定するかは，訴訟物についての処分権主義が妥当するものと解される。そして，製品名の表記は，カタログ，マニュアルや売買契約書等に表現される名称が必ずしも常に同一であるとは限らないから，形式的に製品名の表記の仕方が異なったとしても，特許発明との関係で同一の製品を対象とするものと認められる限り，対象製品としては同一のものと評価することができる。
(3)　本訴と前訴の対象製品の同一性
ア　原告は，平成１７年８月９日の第２回口頭弁論期日において，被告装置が前訴装置の構成，すなわち前訴構成ａないしｆを有する旨を陳述した。よって，被告装置は，前訴において原告が差止め及び損害賠償等の審理対象として特定した装置と同一の構成を有するものである。イ　原告は他方で，被告装置の製品名が「Ｄｒ．Ｂｅｌｌ／ＩＮＳ１５００」であり，前訴装置（Ｄｏｃｔｏｒ　ＢｅｌｌⅡ（ＤＢⅡ））とは製品名が異なる旨を主張する（前記第３の１〔原告の主張〕(2)ア(ア)）。なるほど，日本ソフトと被告が締結した「電話番号調査システム」購入に関する覚書（甲４）には，システムの明細として「電話番号調査システム（Ｄｒ．Ｂｅｌｌ／ＩＮＳ１５００）」との記載があることが認められ，原告はこの記載に基づいて被告装置の製品名（別紙物件目録の製品名）を特定したものと解される。
しかしながら，原告が被告装置のマニュアルとして提出した甲第３号証の表紙には，「Ｄｒ．ＢｅｌｌⅡ　電話番号調査システム」とあり，奥書には「Ｄｒ．ＢｅｌｌⅡ（ＩＮＳ－１５００版）　電話番号調査システム」と記載されていることが認められる。また，被告の従業員Ａが，被告が上記覚書（甲４）によって日本ソフトに納入した電話番号調査システムが上記マニュアル（甲３）の装置である旨述べていること（乙５）に照らせば，上記覚書（甲４）のシステムの明細は「Ｄｒ．ＢｅｌｌⅡ」と記載すべきところ，「Ｄｒ．Ｂｅｌｌ」と記載したものと解される。


他方，前訴装置の製品名は「Ｄｏｃｔｏｒ　ＢｅｌｌⅡ（ＤＢⅡ）」であるところ，被告装置の製品名の一部である「Ｄｒ．」が医師ないし博士を示す「Ｄｏｃｔｏｒ」の略称であること，前訴装置の製品名中にある「ＤＢⅡ」が「Ｄｏｃｔｏｒ　ＢｅｌｌⅡ」の頭文字をとった略称であることは明らかである。また，本訴における被告装置には，「ＩＮＳ１５００」という表記が加えられているが，これは，接続する回線の種類がＩＮＳ１５００であることを示すために加えられたものであるということができる。これに対し，前訴装置は，製品名において接続する回線の種類が特定されているものではない。そして，被告において接続する回線の種類に応じて製品名を区別していることを認めるに足りる証拠はない。そうすると，被告装置に「ＩＮＳ１５００」との表記が加えられたことをもって，前訴の対象となった装置と同一でないということはできない。以上によれば，本訴における被告装置の製品名としては，原告が被告装置の製品名として主張する「Ｄｒ．Ｂｅｌｌ／ＩＮＳ１５００」より，マニュアル（甲３）中の記載にある「Ｄｒ．ＢｅｌｌⅡ」又は「Ｄｒ．ＢｅｌｌⅡ（ＩＮＳ１５００）」の方が適切であり，それが前訴装置の製品名「Ｄｏｃｔｏｒ　ＢｅｌｌⅡ（ＤＢⅡ）」と異なるものを意味するということはできない。したがって，製品名の表記の仕方の違いをもって被告装置が前訴装置と異なる旨の原告の上記主張は採用できない。
ウ　原告は，被告装置の譲渡が前訴確定判決の基準時後に開始されたことをもって，被告装置と前訴装置とは異なる旨を主張する（前記第３の１〔原告の主張〕(2)ア(イ)）。
しかし，原告は，当初，訴状において，被告ないしひまわり情報が遅くとも平成１０年４月ころから被告装置を製造譲渡している旨主張していたところ，被告が答弁書において，原告の上記主張は前訴における主張と同じであって既判力に抵触する旨の主張をした後に，平成１７年８月９日付の訴状訂正申立書において，突然，前訴確定判決の基準時後である平成１４年７月以降に被告装置を製造譲渡している旨主張を変更したものである。そうすると，原告自身，前訴確定判決基準時前から継続されている製造譲渡行為をもって特許権侵害と評価し，それに基づく訴訟を提起したものといわざるを得ない。
また，原告の主張する事実をもって被告装置が前訴装置と別個のものであるということはできない。
エ　原告は，前訴装置と被告装置とでは，接続する電話回線の種類が異なること，接続する電話回線の違いに応じて両装置間では情報伝達能力，使用するＤＳＵ及びＩＳＤＮボードが異なること，装置の外観が異なること，接続する電話回線の違いに応じて回線制御プログラムに違いがあることなどを主張する（前記第３の１〔原告の主張〕(2)イ，ウ(ア)）。
しかしながら，前訴構成では接続する電話回線として「ＩＳＤＮ回線」とあるのみで（前訴構成ａ），「ＩＳＤＮ回線」のうちのいずれであるかまで限定しているものではないし，前訴装置目録記載の構成中には，「ＩＳＤＮ回線」中の回線種別の違いに応じた情報伝達能力の程度，使用するＤＳＵやＩＳＤＮボードの種類，当該装置がデスクトップ型であるかラックマウント型であるか等については何ら記載がなく，これらの点について何ら限定を加えていない。また，前訴構成中には，接続する回線の種別に固有な回線制御プログラムの特徴，すなわち「ＩＳＤＮ回線」のうちのどの種別の電話回線を接続するかによって異なり得る情報チャネルの選択，設定，解放の方法等についても何ら記載がなく，これらの点について何ら限定を加えていない。そうすると，原告の上記主張は，請求の対象となる装置を特定するための物件目録の構成が変動するか否かという観点においては，失当である。
そして，原告の提出するホームページ「ＩＴ用語辞典ｅ－Ｗｏｒｄｓ」（甲１０の１ないし３）でも，ＩＮＳ６４回線では銅線を用い，２本のＢチャネル（情報チャネル）及び１本のＤチャネル（制御チャネル）を使用するが，ＩＮＳ１５００回線では光ファイバーを用い，２３本のＢチャネル及び１本のＤチャネルを使用することが認められるのみで，回線容量に違いがあるにすぎず，ＩＮＳ回線の種別は前訴構成との関係でも本件特許発明の作用効果の観点でも格別の違いをもたらすものではない。むしろ，Ａの陳述書（乙５）によれば，被告においては，「Ｄｒ．ＢｅｌｌⅡ」を従来の装置からＩＮＳ１５００に対応させるためにＩＳＤＮボード等のハードウェアの変更や関連プログラムの手直しなどを行ったものの，処理フローなどの基本的構成は従前の装置から変更されていないことが認められる。また，被告装置のマニュアル（甲３）は，ソフトウェアのバージョンが２．０のものに対応したものであり，前訴装置のマニュアル（乙６）は，ソフトウェアのバージョンが１．０のものに対応したものであるところ，前訴装置も被告装置もソフトウェアのバージョンを区別するものではない。そして，これらのマニュアルによれば，被告装置と前訴装置とのシステム構成の違いは，「ＣＴ－ＢＲＩ／２ボード」が前者では「昀大４６回線（通信ボード）」となっているのに対して後者では「昀大１２回線（通信ボード）」となっていること，「電話回線」が前者では「ＩＮＳ１５００回線，２３回線／１チャネル」となっているのに対して後者では「ＩＳＤＮ電話回線（要ＤＳＵ）／１線で２回線を使用」となっていることが認められる。しかしながら，上記のとおり，装置が対応する電話回線に違いがあっても「Ｄｒ．ＢｅｌｌⅡ」の基本的構成には変化がないのであって，これらのシステム構成の違いによって被告装置が「Ｄｒ．ＢｅｌｌⅡ」の装置の範疇から外れるものでもない。


オ　原告は，被告装置では「呼設定」メッセージを送出する際に伝達能力として非制限ディジタル情報を指定しているから，前訴装置とは異なる旨を主張する（前記第３の１〔原告の主張〕(2)ウ(イ)）。
原告は，処分権主義の下において，前訴装置の構成は，「呼設定」メッセージを送出する際に伝達能力として非制限ディジタル情報を指定するものであると特定した（前訴構成ｃ）。原告は，処分権主義の下において，本訴における被告装置についても，「呼設定」メッセージを送出する際に伝達能力として非制限ディジタル情報を指定するものであると特定し（本訴構成ｃ），前記アのとおり，被告装置が前訴装置の構成ａないしｆを有する旨陳述したものであり，本訴構成ｃは前訴構成ｃと異なるものではない。
もっとも，前訴確定判決において，裁判所は，前訴装置が前訴構成ｃを有する事実を認定しなかったが（乙１），前訴において審理の対象とされ，前訴確定判決の効力の範囲を確定する前訴装置は，原告自ら別紙前訴装置目録記載のとおり特定して主張し，当事者双方がこれに基づき主張立証を尽くした以上，前訴構成ａないしｆを有するものであることに変わりはない。
原告の上記主張は，被告装置が前訴で原告によって特定された前訴装置の構成に当たるか否かの判断を左右するものではない。カ　結局，原告の主張する相違点はいずれも前訴で原告によって特定された前訴装置の構成との関係で特段の意味を有しないものであって，前記アのとおり，本訴の対象となる被告装置は，前訴で原告によって特定された前訴装置と構成が同一であり，前記イのとおり被告装置の製品名が，前訴装置と異なるものを意味するものではないから，両者は同一であるというべきである。
(4)　差止請求について
ア　前記(3)のとおり，本訴の対象となる被告装置は，前訴で原告によって特定された前訴装置と同一であり，特許権も同一であって，かつ被告はひまわり情報の権利義務を包括承継したから，本件差止請求については，前訴確定判決中の既判力ある判断を前提にしなければならない。
したがって，前訴確定判決における本件特許権に基づく前訴装置の差止請求権が存在しないという判断を前提に，前訴確定判決の基準時後に生じた新たな事由によって原告の本件差止請求に理由があることになるか否かを判断し，上記差止請求を理由付ける新たな事由がない場合には，本件差止請求は，前訴確定判決の既判力によって遮断されることになる。
イ　原告は，被告装置においては「呼設定」メッセージの送出の際に伝達能力として非制限ディジタル情報を指定している旨を主張する（前記第３の１〔原告の主張〕(2)ウ(イ)）。上記主張は，前訴確定判決の基準時後に，被告装置においてかかるメッセージ送出の際に伝達能力として指定するものを音声から非制限ディジタル情報に変更した旨の主張と善解することができなくはない。本件訴訟の経緯について見るに，原告は，被告が平成１４年９月３０日に日本ソフトに納入した被告装置は，「呼設定」メッセージの送出の際に伝達能力として非制限ディジタル情報を指定している旨主張し，これを裏付ける証拠として公証人の事実実験公正証書（甲６）及び原告補佐人の実験報告書（甲７）を提出した。被告は，上記事実を否認し，設定ファイル中の「SENDMODE=」に続く数値を「０」に設定すれば，被告装置においては「呼設定」メッセージ送出の際に伝達能力として音声が指定されるようになるが，これを「１」に設定すれば，被告装置においては「呼設定」メッセージ送出の際に伝達能力として非制限ディジタル情報が指定されるようになること，被告においては被告装置の譲渡の際にかかる数値を「０」にしていることを主張し，これを裏付ける証拠（乙４，５）を提出した。被告装置の動作態様を設定するために使用される設定ファイル（SYSDEF.INI）は，原告のした実験の信憑性を吟味するために不可欠なものであるところ，裁判所は，本件第１回口頭弁論期日において，原告及び被告の双方に対し，被告装置で使用されている設定ファイルを印刷した書面の提出を命じ，双方当事者はその旨約束した。しかし，本件第２回口頭弁論期日には，被告は被告装置の譲渡時に使用されている設定ファイルを印刷した書面（乙４。その設定ファイルは，「SENDMODE=」に続く数値が「０」に設定されている。）を持参したが，原告が上記約束に反してこれを提出しなかったため，裁判所において乙第４号証を預かった。そして，原告は，本件第３回口頭弁論期日になって初めて，その報告書（甲１２。日本ソフトの被告装置で使用されている設定ファイルに係るもの。その設定ファイルは，「SENDMODE=」に続く数値が「１」に設定されている。）を提出した。証拠（乙４，５）及び弁論の全趣旨によれば，設定ファイル中の「SENDMODE=」に続く数値を「０」に設定すれば，被告装置においては「呼設定」メッセージ送出の際に伝達能力として音声が指定されるようになるが，これを「１」に設定すれば，被告装置においては「呼設定」メッセージ送出の際に伝達能力として非制限ディジタル情報が指定されるようになること，被告においては被告装置の譲渡の際にかかる数値を「０」にしていることが認められる。他方，被告が特許法２条３項１号所定の実施行為（製造ないし譲渡）をした時点において，被告装置が「呼設定」メッセージ送出の際に伝達能力として非制限ディジタル情報が指定されるように設定されていることを認めるに足りる証拠はない。他方，原告代理人の報告書（甲１２）によれば，原告が実験を行った日本ソフトの被告装置で使用されている設定ファイルは，「SENDMODE=」に続く数値が「１」になっていることが認められる。しかし，原告の本件訴訟における上記の態度及び上記各事実に照らせば，原告が日本ソフトの被告装置で行った実験は，そもそも前提条件が被告の譲渡時のものと異なるから，実験報告書（甲７）の該当部分を信用することはできない。
ウ　なお，原告は，被告ないしひまわり情報が日本ソフトの被告装置の設定ファイルの「SENDMODE=」に続く数値を改変した旨を主張する（前記第３の１〔原告の主張〕(3)）。
日本ソフトの常務取締役Ｂの陳述書（甲１５）中には，平成１５年９月１２日に，ひまわり情報又は保守管理を行っていたカシオソフト株式会社の担当者が日本ソフトを訪れ，電話番号の調査処理に時間がかかりすぎるという問題に対して，処理時間を短縮する作業を行った旨の部分（３頁）があり，Ｂのひまわり情報のＣらに対する平成１５年９月１２日午後２時５８分付電子メール（甲１６）中にも，「御社の技術担当の方が見えられ電話番号調査のレスポンスの短縮の対応をされました。」との部分があり，日本ソフトの被告装置の上記設定ファイルの昀終更新日時が平成１５年９月１２日午後１時２４分となっており（甲１７），原告の上記主張を裏付けているかのようである。


しかし，Ａの陳述書（乙５）によれば，平成１４年１０月ころ，一旦はＮＴＴから発呼間隔の調整の要請があったため，上記設定ファイルの「呼設定」メッセージ送出間隔の設定に関する「WAITTIMING=」に続く数値を「７０００」（７秒）にしたが，その後，日本ソフトの処理時間短縮の要請に応じて，この数値を初期設定値の「５５００」（５．５秒）に変更したことが認められる。そうすると，日本ソフトの被告装置の設定ファイルが昀後に変更された平成１５年９月１２日には，上記設定ファイルの「WAITTIMING=」に続く数値の調整が行われたものである。よって，設定ファイルの更新日付と保守の日付が一致するとしても，設定ファイルの「SENDMODE=」に続く数値がその日に被告ないしひまわり情報によって改変されたと認めるに足りず，原告の同主張は推測の域を出ないものといわざるを得ない。また，原告は，被告と日本ソフトとの間の「電話調査システム」購入に関する覚書（甲４）中の被告装置の処理能力等に係る記載部分（着信が１００万件に３件程度）をもって，前訴で行われた実験結果と矛盾するから，被告装置では「呼設定」メッセージ送出の際に伝達能力として非制限ディジタル情報を指定している旨を主張する（前記第３の１〔原告の主張〕(2)ウ(ウ)ａ）。しかし，被告装置と前訴装置とでは接続する電話回線の種類が異なり，処理能力が異なることを原告自身が主張していること（前記第３の１〔原告の主張〕(2)イ(ア)）にかんがみると，着信の割合が非現実的であるとまではいうことができず，上記記載部分のみをもって被告装置で「呼設定」メッセージ送出の際に伝達能力として非制限ディジタル情報を指定していると認めることはできない。そうすると，原告の上記主張は採用できない。
以上のとおり，被告が被告装置の製造及び譲渡の際に，当該装置が「呼設定」メッセージ送出の際に伝達能力として非制限ディジタル情報を指定するよう，設定ファイルの「SENDMODE=」に続く数値を「１」にしている事実を認めることはできない。また，その後の改変に被告ないし被告の指示を受けた者が関与したことを認めるに足りる証拠はないし，改変行為自体をもって特許発明の実施行為（特許法２条３項１号）に該当するということもできない。よって，原告の上記主張は推測の域を出るものではなく，これを採用することはできない。エ　そして，このほかに，被告装置が「呼設定」メッセージを送出する際に非制限ディジタル情報を指定していることを認めるに足りる証拠はない。結局，原告の差止請求を理由付ける，前訴確定判決基準時後に生じた新たな事由はないというべきであって，本件差止請求は，前訴確定判決の既判力によって遮断され，かつ理由がない。
(5)　損害賠償請求について
ア　原告は，前訴において，原告は，前訴の口頭弁論終結時までの損害の賠償を請求しており（乙１），他方，本訴においては前訴の基準時（口頭弁論終結時）以後の被告装置の譲渡による逸失利益等の損害賠償を請求しているものである。
そうすると，本訴では前訴の基準時後に生じた損害が主張されているから，原告の本件損害賠償請求は，前訴確定判決の基準時後の損害賠償を請求するものとして既判力によって遮断されるものではない。
なお，前訴確定判決における前訴装置が本件特許発明の技術的範囲に属するか否かについての判断は，理由中の判断であって，同判断に係る争点は本訴における損害賠償請求の前提問題にすぎないし，前訴において差止請求及び損害賠償請求が棄却されたからといって，当然に本訴における損害賠償請求を棄却すべきであるとはいえないのであるから，前訴の差止請求又は損害賠償請求と本件損害賠償請求が矛盾・対立関係にあるとはいい難い。
イ　このように，原告は，本訴において，前訴基準時後になされた譲渡行為による損害賠償請求を求めるものであるから，本件損害賠償請求が前訴確定判決の既判力に反するものということはできない。
２　争点(2)（原告の本訴請求が訴訟上の信義則に反するか否か）について
(1)　前訴の経緯について
前記争いのない事実に証拠（乙１，２）を総合すれば，以下の事実が認められる。
ア　原告は，平成１１年６月２８日，東京地方裁判所に対し，ひまわり情報を被告にして，本件特許権に基づいて，前訴装置等の製造，譲渡，貸渡し，譲渡若しくは貸渡しの申出，又は使用の譲渡の差止め，損害賠償等を求める前訴を提起した。
イ　原告及びひまわり情報は，平成１３年１月２５日，前訴装置が呼設定メッセージを送出する際（発呼）に伝達能力を「非制限ディジタル情報」を指定するか否かについて２回の共同実験を行ったが，その概要及び結果は次のとおりであった。
(ア)　第１の実験では，前訴装置にＩＮＳ回線（実験回線）を接続し，アナログ回線（ＮＤ契約実験回線，非ＮＤ契約実験回線）に各種電話機（アナログ電話機５台，ナンバーディスプレイ対応電話機１台，携帯電話機４台）を接続して，これらの各電話機に向けて前訴装置から各１０回ずつ発呼する実験を行い，出力データ及び鳴動の有無の確認を行った。
このうち出力データに関しては，前訴装置では呼設定メッセージを送出する場合の伝達能力（情報転送能力）として，「音声」が指定されている旨のデータが出力表示された。
他方鳴動に関しては，アナログ電話では７４パーセントの確率で鳴動し，ナンバーディスプレイ対応電話機では１度も鳴動せず，携帯電話ではすべての場合に鳴動した。
(イ)　第２の実験では，前訴装置にＩＮＳ回線２本（実験回線）を接続し，あらかじめ設定された電話番号１０００件に前訴装置から発呼し，送出された「呼設定」メッセージがそれぞれ受け付けられ，網から切断メッセージが転送されてきた場合の，「切断メッセージ」に付帯する理由表示番号をピックアップして，ユーザー情報として出力した。
その結果，「０３　都合取り外し」（６３　その他のサービス利用不可クラス）の理由表示番号が１３６件出力された。
ウ　前訴について，平成１３年６月１３日，口頭弁論が終結され，同年８月２９日，上記イの実験に基づき，前訴装置は，「呼設定」メッセージを送出する際に伝達能力として「音声」を指定しており，構成要件Ｃの「非制限ディジタル情報」を充足しないとして，原告の請求をいずれも棄却する旨の判決が言い渡された。
なお，上記判決は，付加的に，概ね次のとおりの理由などからも，前訴装置は「呼設定」メッセージを送出する際に伝達能力として「音声」を指定しており，他方かかる伝達能力として「非制限ディジタル情報」を指定しているとは認められないと認定した。


(ア)　伝達能力として「音声」を指定し，お客様都合による取外し（通話停止。以下「都合取外し」という。）中の，アナログ回線又ＩＳＤＮ回線（ディジタル）の加入者番号を相手方として，「呼設定」メッセージを送出した場合，いずれの回線の場合においても，切断処理時の切断メッセージに伴う理由表示番号（以下，「理由表示番号」は切断処理時の切断メッセージに伴うものをいう。）は「６３（その他のサービス又はオプションの利用不可クラス）」となる。他方，伝達能力として「非制限ディジタル情報」を指定し，これらの回線の加入者番号を相手方として「呼設定」メッセージを送出した場合，理由表示番号は，相手方が都合取外し中のアナログ回線加入者番号のときには，非制限ディジタルのルートが存在しないので，「０３（相手へのルートなし）」となるが，相手方が都合取外し中のＩＳＤＮ回線加入者番号のときには前記「６３」となる。(イ)　伝達能力として「非制限ディジタル情報」を指定し，アナログ加入者番号を相手方にして「呼設定」メッセージを送出した場合，都合取外しの状態にない，通常の通話可能な状態の加入者番号を相手方としたときも，都合取外し中の加入者番号を相手方としたときと同様に，理由表示番号は前記(ア)の「０３」となる。そのため，伝達能力として「非制限ディジタル情報」を指定してアナログ加入者番号に対して「呼設定」メッセージを送出した場合には，都合取外し中か否かを判別できない。
他方，伝達能力として「音声」を指定し，アナログ加入者番号を相手方にして「呼設定」メッセージを送出した場合には，都合取外し中の加入者番号のときには理由表示番号が前記(ア)の「６３」となるが，都合取外し中でない加入者番号のときには理由表示番号が前記(ア)の「０３」となるから，都合取外し中か否かを判別できる。
(ウ)　都合取外しはほとんどの場合，顧客が「電話料金未納」であることを意味するから，前記(イ)の方法に従って都合取外し中か否かを判別することで，信用調査が可能になり，「顧客管理」の点で利点がある。ひまわり情報は，かかる利点から，「呼設定」メッセージ送出の際の伝達能力に「音声」を指定して前訴装置を開発した。
(エ)　ＮＴＴへの総加入者に対するＩＳＤＮ回線の割合は，平成１１年度末で約９．０パーセント，平成１２年度末でも予想で１６．８パーセントにすぎないとされているところ，「呼設定」メッセージ送出の際に伝達能力を「非制限ディジタル情報」に指定した場合には，都合取外しが判別可能な場合が非常に限定される。
エ　平成１３年９月１２日，上記判決は確定した（乙１，２）。被告は，前訴確定判決の基準時（口頭弁論終結時）後に，前訴の被告であるひまわり情報の権利義務を包括承継した。
(2)　訴訟上の信義則について
ア　権利の行使は信義に従い誠実にこれをしなければならず（民法１条２項），民事訴訟においても，当事者は，信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない（民訴法２条）。後訴の請求又は後訴における主張が前訴のそれの蒸し返しにすぎない場合，後訴の請求又は後訴における主張は信義則に照らして許されないと解される。
そして，かように後訴の請求又は後訴における主張が信義則に照らして許されないか否かは，前訴及び後訴の各内容，当事者の訴訟活動，前訴において当事者がなし得たと認められる訴訟活動，後訴の提起又は後訴における主張をするに至った経緯，訴訟により当事者が達成しようとした目的，訴訟をめぐる当事者双方の利害状況，当事者間の公平，前訴確定判決による紛争解決に対する当事者の期待の合理性，裁判所の審理の重複，時間の経過などの諸事情を考慮して，後訴の提起又は後訴における主張を認めることが正義に反する結果を生じさせることになるか否かで決すべきである（昀高裁昭和４９年(オ)第３３１号同５１年９月３０日第一小法廷判決・民集３０巻８号７９９頁，昀高裁昭和４９年(オ)第１６３，１６４号同５２年３月２４日第一小法廷判決・裁判集民事１２０号２９９頁，昀高裁平成９年(オ)第８４９号同１０年６月１２日第二小法廷判決・民集５２巻４号１１４７頁参照）。
イ　本件についてこれを見るに，本訴で主張する被告装置が前訴で原告が特定した前訴装置と同一の構成を有し，本訴が前訴の審理の蒸し返しに当たるときは，訴訟上の信義則に照らして被告装置が本件特許権を侵害することを理由とする損害賠償請求は許されないことになる。そして，前記のとおり，本件損害賠償請求は，前訴における損害賠償請求と損害の対象期間を異にするものではあるが，結局，前訴における損害賠償請求と同一の対象製品，同一の権利に基づいて再度裁判所の判断を求めようとするものであり，前訴における紛争を蒸し返すものと評価せざるを得ない。原告は，被告装置と前訴装置の相違を縷々述べるが，前記のとおり，これらはいずれも被告装置が前訴で原告によって特定された前訴装置の構成に当たるか否かの判断に影響を与えるものではない。また，前訴と本訴とでは，いずれも対象となる装置が本件特許発明の技術的範囲に属するか否かが主な争点となり，争点が概ね共通である上，原告及びひまわり情報は同争点について前訴で主張，立証を尽くし，共同実験まで行ったものであって，原告が前訴において訴訟活動を充分になし得なかった事由は存しない。そして，かかる前訴における訴訟追行の態様からすれば，前訴確定判決によって紛争が解決し，前訴装置と構成が同一の装置の製造譲渡行為は本件特許権を侵害するものでなく，差止めも損害賠償も請求されることはないものと考える被告の期待は，合理的である。前訴と本訴との間では，原告が訴え提起によって達成しようとする目的は概ね同一であって，損害の範囲が異なるのみであり，当事者間の利害状況も異ならない。よって，本訴で前訴と同一の争点について審理を繰り返すことによる裁判所及び被告の負担は軽視できず，原告の本訴における請求を認めないと当事者間の公平を害するような事情もない。
そうすると，本訴において被告装置が本件特許権を侵害することを理由とする本件損害賠償請求を許容し，これを審理すると，被告との関係で正義に反する結果を生じさせるのであって，上記請求及び主張は，訴訟上の信義則に反し，許されないというべきである。
以上のとおり，本件損害賠償請求は，信義則に反し許されない。
(3)　差止請求について


なお，本件差止請求は，前訴確定判決の既判力によって遮断されることは前記１のとおりであるが，仮にそうでないとしても，前記(2)の損害賠償請求と同様，訴訟上の信義則により許されないというべきである。３　争点(3)（被告装置が本件特許発明の技術的範囲に属するか否か）について前記１，２のとおり，本件差止請求は理由がなく棄却すべきであり，本件損害賠償請求に係る部分は却下すべきであるが，念のため，被告装置が本件特許発明の技術的範囲に属するか否かについても判断する。
前記１(4)イのとおり，被告装置が実施行為の時点で「呼設定」メッセージを送出する際に非制限ディジタル情報を指定していることを認めるに足りる証拠はないから，被告装置も前訴装置同様，構成要件Ｃを充足しない。そうすると，本訴における被告装置も，前訴装置同様，本件特許発明の技術的範囲に属しない。
したがって，その余の構成要件の充足性について判断するまでもなく，原告の本件各請求は理由がない。
４　結論
以上の次第で，本件損害賠償請求に係る訴え部分は却下することとし，本件差止請求は理由がないから棄却することとして，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４７部
裁判長裁判官　　　　髙　　　部　　　眞　規　子
裁判官　　　　中　　　島　　　基　　　至
裁判官　　　　田　　　邉　　　　　　　実
（別紙）
当事者目録
原              告　　　　　株式会社ジンテック
同代表者
同訴訟代理人弁護士　　　　　野   間   自   子同　　　　　　　　　　　　　江   端   重   信同補佐人弁理士              原   島   典   孝被              告　　　　　株式会社クローバー・
ネットワーク・コム
同代表者
同訴訟代理人弁護士　　　　　石    嵜    信    憲同　　　　　　　　　　　　　山    中    健    児同　　　　　　　　　　　　　丸    尾    拓    養同　　　　　　　　　　　　　延    増    拓    郎同　　　　　　　　　　　　　鈴    木    里    士同　　　　　　　　　　　　　岡    本    博    江同　　　　　　　　　　　　　義　経　    百合子同　　　　　　　　　　　　　柊木野      一　紀同　　　　　　　　　　　　　山    口　        毅同　　　　　　　　　　　　　盛　        太    輔同　　　　　　　　　　　　　吉    野    公    浩同　　　　　　　　　　　　　林　        康    司
（別紙）
物　件　目　録
製品名　　電話番号調査システム（Ｄｒ．Ｂｅｌｌ／ＩＮＳ１５００）
（別紙）
被告装置説明書
構成　　次のａないしｆのとおり。
ａ　コンピュータを用いて構成された電話番号調査装置である。ｂ　ＩＳＤＮに接続されてＩＴＵ－Ｔ勧告Ｑ．９３１に規定された回線交換呼の制御手順を発信端末として実行するものである。
被告装置がＩＳＤＮ通信回線に接続して使用されるものである以上，ＩＳＤＮ通信回線の国際標準であるＩＴＵ－Ｔ勧告Ｑ．９３１（国内標準であるＪＴ－Ｑ９３１もＩＴＵ－Ｔ勧告Ｑ．９３１と同一である。）に規定された回線交換呼の制御手順を発信端末として実行することは当然のことである。ｃ　被告装置に入力された電話番号リストから順番に電話番号を読み取り，その電話番号を着番号とする「呼設定」メッセージを網（ＩＳＤＮ）に送出する。このとき，被告装置は，「呼設定」メッセージの伝達能力として，非制限ディジタル情報を指定している。
ｄ　被告装置が送出した「呼設定」メッセージの呼が受け付けられると，網から「呼出」メッセージ又は「応答」メッセージが被告装置に転送されてくる。その場合に，被告装置は，直ちに網に「切断」メッセージを送出して切断復旧シーケンスを実行し，同時に，当該「呼設定」メッセージにかかる電話番号が「実在」する旨の記録を当該電話番号に付す。
ｅ　他方，被告装置が送出した「呼設定」メッセージの呼が受け付けられない場合には，網から「切断」メッセージが被告装置に転送されてくる。その場合に，被告装置は，直ちに切断復旧シーケンスを実行し，同時に，網からの「切断」メッセージに付帯した情報要素の理由表示をピックアップし，その理由表示が「１」の場合には当該「呼設定」メッセージに係る電話番号が「欠番」である旨の記録を当該電話番号に付し，その理由表示が「３」の場合には当該「呼設定」メッセージに係る電話番号が「実在」する旨の記録を当該電話番号に付す。ｆ　被告装置は，これらの処理の結果，電話番号リストの上の各電話番号について，実在として扱うか欠番として扱うかの記録を付した新たな電話番号リストを作成する。
（別紙）
前訴装置目録


主文
被告人を懲役７年に処する。
未決勾留日数中１４０日をその刑に算入する。
押収してある爆発物様のもの１個（平成13年押第１２１号の１），小刀１振り（同押号の２），ゴーグル様のもの１個（同押号の３）及び手錠１個（同押号の４）をそれぞれ没収する。
理由
（罪となるべき事実）
被告人は，
第１　Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄと共謀の上，株式会社Ｅ代表取締役Ｆ（当時５５歳）をら致して自己らの支配下に置き，その間同人を脅迫してその反抗を抑圧した状態に陥れて金員の交付を約束させ，解放した後に金策をさせて同人から金員を強取しようと
企て，
１　平成１３年２月７日午後７時０５分ころ，埼玉県志木市ａ町ｂ丁目ｃ番ｄ号Ｆ方車庫内において，普通乗用自動車を運転して帰宅した同人に宅配便従業員を装って近づき，同人に対し，その胸倉をつかんだ上，所携の刃渡り約１８．６センチメートルの小刀（平成13年押第１２１号の２）をその左脇腹に突き付け，「静かにしろ。」「おとなしくしていれば何もやらないから。うちの幹部がお前に会いたいんだ。」「でかい声出して女房や子供が出てきたら，ぶっ殺すかんな。」などと申し向けて脅迫し，同人を同車両後部座席に押し込んで同人に目隠し用の黒色ゴーグル様のもの（同押号の３）をかけさせ，両手に手錠（同押号の４）をかけ，同車を発進走行させて，同人を被告人らの支配下に置いた上，途中車両を乗り換えさせつつ，同人を同県新座市ｅｆ丁目ｇ番ｈ号Ｇ店駐車場，次いで，同市ｉｊ丁目ｋ番ｌ号株式会社Ｈ店駐車場，さらに，再び上記Ｇ店駐車場に順次連行し，同日午後１０時ころ，同所で同人を解放するまでの間，同人を同車両内等から脱出するのを不能ならしめ，もって，同人を営利の目的で略取するとともに，同人の自由を不法に拘
束して逮捕監禁した
２　同日午後７時３０分過ぎころ，前記株式会社Ｈ店駐車場において，前記のとおり逮捕監禁中の上記Ｆに対し，「俺達は全国的組織の右翼だ。Ｆ氏の財産，会社の資産は調べ尽くしている。女房，子供が大事だったら１０億円払え。」「払えないと，あなたの自宅や会社にはすでに全て爆弾が仕掛けてある。約束を破ったり，払えなければ爆破する。」「５０００万円はどうやって用意するんだ。銀行からおろすしかないな。」などと申し向け，同人に爆発物様のもの（同押号の１）を示すなどし，次いで，携帯電話を渡し，「連絡する。明後日朝９時にスイッチを入れろ。」「あなたが約束を守らなければ爆破する。」などと申し向けて脅迫し，その反抗を抑圧して同人に解放後金策をして現金５０００万円を交付することを約束させたが，同人が警察署に届け出たため，その目的を遂げなかった第２　平成１２年１０月上旬ころ，東京都練馬区ｍｎ丁目ｏ番ｐ号所在の駐車場において，同所に駐車中のＩ管理に係る軽乗用自動車からナンバープレート２枚を取
り外して窃取した
ものである。
（法令の適用）
罰　　　　　　条
第１の１の行為
営利目的略取の点　　刑法６０条，２２５条
逮捕監禁の点　　刑法６０条，２２０条
第１の２の行為　　刑法６０条，２４３条，２３６条１項
第２の行為　　刑法２３５条
科刑上一罪の処理
第１の１の罪につき　　刑法５４条１項前段，１０条（観念的競合。１罪として重い営利目的略取罪の刑で処断する。）
併合罪の処理　刑法４５条前段，４７条本文，１０条（最も重い第１の２の罪の刑に同法１４条の制限内で法定の加重をする。）
未決勾留日数の算入　　刑法２１条
没収　　刑法１９条１項２号，２項本文
（主文記載の各物件につき，いずれも判示第１の各犯行の供用物件）
訴訟費用　　刑事訴訟法１８１条１項ただし書（不負担）
（量刑の理由）
本件は，被告人が，共犯者と共謀の上，金員を強取する目的で，会社社長を略取し，逮捕監禁して同人を脅迫し，その反抗を抑圧して金員を強取しようとしたが，その目的を遂げなかった事案（判示第１の１，２の各事実）及び上記犯行に使用する車両に取り付けるために，他の車両からナンバープレートを窃取した事案（判示第２の事実）である。
はじめに，営利目的略取，逮捕監禁，強盗未遂の各犯行についてみるに，被告人は，企業内部の醜聞情報などを収集し，これを企業ブローカー等に売却して報酬を得るなどしていたところ，自己の仕事が行き詰まったなどとして一攫千金をもくろみ，仕事を通じて得た情報などをもとに会社の社長から金銭を脅し取ることを計画し，犯行に及んだもので，自己の利欲を目的とした犯行の動機に酌量すべき余地はない。


平成１１年（行ケ）第１１８号審決取消請求事件（平成１２年１１月１３日口頭弁論終結）
判　　　　　決
原　　　　　　告　　バイオケム　ファーマ　インコーポレイテッド
代表者　　　　　　　【Ａ】
訴訟代理人弁理士　　【Ｂ】
同　　　　　　　　　【Ｃ】
被　　　　　　告　　特許庁長官　【Ｄ】
指定代理人　　　　　【Ｅ】
同　　　　　　　　　【Ｆ】
同　　　　　　　　　【Ｇ】
同　　　　　　　　　【Ｈ】
主　　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
特許庁が平成９年審判第５５９２号事件について平成１０年１２月１０日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文１、２項と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は、平成元年１月２６日（優先権主張、１９８８年１月２７日、同年４月２２日及び同年１２月７日・米国）、名称を「ＨＩＶ抗体を検出するための合成ペプチド及びその混合物」とする発明につき特許出願をした（特願平１ー１５２２０号）が、平成８年１２月１０日に拒絶査定を受けたので、平成９年４月１４日、これに対する不服の審判の請求をした。
特許庁は、同請求を平成９年審判第５５９２号事件として審理した上、平成１０年１２月１０日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は平成１１年１月７日、原告に送達された。
２　特許請求の範囲の請求項１に記載された発明（以下「本願発明」という。）
の要旨
下記の一般式で表される実質的に純粋な環状ペプチド：ここで式中、xはアミノ末端またはgp41-HIV-1の586から604まで延びる次の配列から選ばれた一つのアミノ酸もしくはアミノ酸配列を表す；G
WG
IWG
GIWG
LGIWG
LLGIWG
QLLGIWG
QQLLGIWG
DQQLLGIWG
KDQQLLGIWG
LKDQQLLGIWG
YLKDQQLLGIWG
RYLKDQQLLGIWG
ERYLKDQQLLGIWG
VERYLKDQQLLGIWG
AVERYLKDQQLLGIWG
LAVERYLKDQQLLGIWG
ILAVERYLKDQQLLGIWG
RILAVERYLKDQQLLGIWG
そしてyはカルボキシル末端またはgp41-HIVの612から629まで延びる次の配列から選ばれた一つのアミノ酸もしくはアミノ酸配列を表す；T
TT
TTA
TTAV
TTAVP
TTAVPW
TTAVPWN
TTAVPWNA
TTAVPWNAS
TTAVPWNASW
TTAVPWNASWS
TTAVPWNASWSN
TTAVPWNASWSNK
TTAVPWNASWSNKS
TTAVPWNASWSNKSL
TTAVPWNASWSNKSLE
TTAVPWNASWSNKSLEQ
TTAVPWNASWSNKSLEQG
TTAVPWNASWSNKSLEQGC
TTAVPWNASWSNKSLEQI
但し、以下のxおよびyの組合わせを除く：
xがGIGWであり、yがTTAVPWNASである；xがAVERYLKDQQLLGIWGであり、そしてyがカルボキシル末端である；およびxがアミノ末端であり、そしてyがTTAである。
３　審決の理由
審決は、別添審決書写し記載のとおり、本願発明が、本願の優先権主張の日前に頒布された刊行物である１９８７年８月発行の「JournalofVirology,Vol.61,No.8」２６３９～２６４１頁（甲第５号証、以下「引用例」という。）に記載された発明に基づき、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないとした。
第３　原告主張の審決取消事由
審決の理由中、本願発明の要旨の認定、引用例記載事項②（審決書６頁２行目～１５行目）及び同⑥（同１０頁１行目～１５行目）の各認定、引用例が「ヒト免疫不全ウイルス（ＨＩＶ）に含まれる糖タンパクに対する抗体を用い、この抗体に対する免疫優勢な抗原決定基の詳細を明らかにしようとする論文であって、・・・実験に用いたペプチドとして、アミノ酸配列がWGCSGKLIC,GCSGKLIC,CSGKLICからなるペプチドが記載されている」こと（同１０頁末行～１１頁６行目）、本願発明と引用例記載のペプチドとの一致点の認定（同１１頁８行目～１６行目）及び相違点の認定（同１１頁１７行目～１２頁１行目）は認める。
審決は、相違点についての判断を誤った（取消事由１）結果、本願発明が引用例記載の発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたものとの誤った結論に至ったものであり、また、審判手続において、特許法１５９条２項において準用する同法５０条に従った適法な拒絶理由の通知がなかった（取消事由２）ものであるから、違法として取り消されるべきである。
１　取消事由１（相違点についての判断の誤り）


(1)　審決は、本願発明と引用例記載のペプチドとの相違点である「本願発明のペプチドは、CSGKLIC配列中の両システイン（略号『C』で表記）が分子内結合した『実質的に純粋な環状ペプチド』であるとしているのに対して、引用例記載のものではそのことを明示していない点」（審決書１１頁１７行目～１２頁１行目）につき、「引用例においては、CSGKLIC配列を含むペプチドについて、２つのシステイン残基の存在がジスルフィド結合を形成している可能性と、そのジスルフィド結合の形成に技術的意義があることを、明確に指摘している・・・。そして、この指摘は実験により裏付けられた・・・ものであり、単に憶測に基き可能性を述べたにすぎないものということはできない。すなわち、引用例の前記④（注、引用例記載事項④の認定（同８頁２行目～９頁３行目）を意味する。）は、CSGKLICからなるアミノ酸配列を含むペプチドについて、２つのシステイン残基がジスルフィド結合を生成し環状構造を形成することが、同ペプチドの抗原性の発現に重要であることを、合理的な実験結果に基き示すものであると認められる。そうであれば、CSGKLIC配列を含むペプチドであって、分子内ジスルフィド結合により環状構造を形成した純粋なペプチドの発明を構成することは、当業者であれば容易に想到できることといわざるを得ない。」（同１２頁３行目～２０行目）と判断したが、この判断は次のとおり誤りである。
(2)　引用例（甲第５号証）は、数種の新規化合物である合成ペプチドのＨＩＶ抗体に対する抗原性について記載するものであるが、当該合成ペプチドの由来に関しては、「ペプチドは、自動ペプチド合成装置を用いる固相法(12)によって合成し、純度を高速液体クロマトグラフィーによって分析した。（文献12：Merrifield,R.B.1969.Solid   phasepeptidesynthesis.   Adv.Enzymol.32:221-296.）」（同号証原告提出訳文③）と記載されているだけである。そして、この記載にある固相法（Merrifield法）は、ペプチドの一般的合成法であって、特定のペプチドの合成を目的として特定の条件下に実施される特定の合成法ではないから、引用例は、新規化合物である合成ペプチドにつき、その製造法が記載されているものではない。したがって、引用例は、当業者において、その記載内容を再現できないものであるが、再現性の保証は科学技術文献の最重要要件であるから、これを満たさない限り適切な技術文献とはみなされないものであり、そのような文献は、特許法２９条１項３号所定の刊行物（以下「公知文献」という。）としての適格を欠くものである。このことは、特許庁の「特許・実用新案審査基準」（甲第１０号証）の「刊行物に記載された発明」の項に、「刊行物に化学物質名又は化学構造式により化学物質が記載されている場合において、当該刊行物の頒布時における技術常識を参酌しても、当該化学物質を製造することが当業者にとって可能であるとはいえないときは、当該化学物質は『刊行物に記載された発明』とはならない。」（３頁２０行目～２２行目）、「技術常識とは、当業者に一般に知られている技術（周知技術、慣用技術を含む）又は経験則から明らかな事項をいう。」（同頁２３行目～２４行目）と規定されていることからも明らかである。
この点につき、被告は、昭和６０年１月２０日発行の【Ｉ】外３名著「ペプチド合成の基礎と実験」（乙第１１号証、以下「【Ｉ】文献」という。）を引用して、Merrifield法が確立しており、目的とするアミノ酸配列のペプチドを合成することができることは技術常識であると主張するが、【Ｉ】文献はペプチド合成に関する教科書であって、一般論としてペプチド合成を解説するものにすぎず、アミノ酸配列さえ決まれば、当業者はあらゆるペプチドを容易に製造できるということを証明するものではない。現に、特許庁においても、ペプチドの配列さえ示せば、その製造の具体的実施態様を明細書に記載する必要はないという審査実務は採られていない。
のみならず、本願発明の共同発明者の１人であり、当該技術分野における専門家である【Ｊ】の供述書（甲第６号証、以下「【Ｊ】供述書」という。）には、Merrifieldによって記載された固相法によって、引用例に記載されているペプチドである12－アミノ酸ペプチドの環状ジスルフィドを合成し、得られたペプチド（313G）を９８％の純度までに精製したところ、生成物はジスルフィド結合を形成していないジチオール型ペプチドであったこと、ジチオール型ペプチドであることは、それが陽性のエルマン・テストを与えることにより確認されたことが記載されている（同号証訳文３頁２４行目～２９行目）。すなわち、当該技術分野の専門家による実験に基づいても、引用例に記載された特定のペプチドは合成できなかったものである。
(3)　ペプチドが、環状ジスルフィド結合を持つ場合とこれを持たない場合とがあるときに、環状ジスルフィド結合を持つことが抗原性の発現に重要であることを証明しようとするのであれば、環状ジスルフィド結合を持つペプチド（以下「ペプチドⅠ」という。）とこれを持たないペプチド（アミノ酸配列はペプチドⅠと同じだが、２個のシステイン残基（C）が有するSHが環状ジスルフィド結合を形成していないペプチド、以下「ペプチドⅡ」という。）とを比較し、ペプチドⅠだけが抗原性を発現することを確かめればよいことは明白である。ところが、審決の引用例記載事項④の認定のとおり、引用例に記載された実験においては、ペプチドⅠと比較するのにペプチドⅡを使用せず、これと異なるペプチド、すなわち、環状ジスルフィド結合を持たないだけでなく、末端のシステイン（C）に代えてセリン（S）を有しているためアミノ酸配列が異なり、末端のアミノ酸（セリン）が有する置換基がSHではなくOHであるペプチド（以下「ペプチドⅢ」という。）と比較している（審決書８頁２行目～９頁１行目）。そして、ペプチドⅠとペプチドⅢとを比較して、ジスルフィド結合の存在と抗原性の発現との間に因果関係があることを証明するためには、ペプチドⅡとペプチドⅢとが少なくとも抗原性の発現試験に関して同等であることが前提となるにもかかわらず、引用例ではそのことが保証されていない。


この点につき、引用例は、ペプチドⅢがペプチドⅡの「同類置換物」であるとしているから、ペプチドⅡとペプチドⅢとが同等であるとの仮定に基づいてこの実験を設計したと考えられるが、それは誤りである。すなわち、「同類置換」は、タンパク質における１個のアミノ酸残基を類似のアミノ酸残基で置換した場合をいうものであり、タンパク質のような巨大な分子（１００以上のアミノ酸残基を含み、分子量が１０，０００以上に及ぶ。）においては、その物性（抗原性を含む。以下同じ。）に対する１個のアミノ酸残基の寄与が小さいため、これを類似のアミノ酸残基で置換しても当該タンパク質全体の物性に実質的な変化を生じ得ないとの経験則に基くものであるから、ペプチドⅡのような小さい分子（アミノ酸残基１２、分子量約１，４００）にこれを適用することはできない。また、そもそもシステイン(C)とセリン(S)とは互いに類似のアミノ酸とはいい難く、仮に、タンパク質の場合であっても、システイン(C)をセリン(S)に置換することは同類置換に当たらない。
したがって、ペプチドⅡの末端のシステイン(C)をセリン(S)で置換してペプチドⅢに変換することが「同類置換」であって、ペプチドⅡとペプチドⅢとは同等であるとする誤った仮定に基づく実験には、実験設計上の誤りがある。(4)　国際特許出願公開WO87/06005号（公開日１９８７年１０月８日、甲第７号証、以下「対比例」という。）には、①式(Ⅱ)のペプチドとして、引用例に記載されたものと類似の15-アミノ酸ペプチドIWGCSGKLICTTAVP（２個のシステインがチオール型のもの）を合成し、これを塩基性の緩衝液に溶解して酸化（ポリマー化）したところ、生成物は、少量の線状モノマー、それより多量の環状モノマー（分子内環状ジスルフィド）及びさらに多量の種々の大きさのポリマー（環状構造を有しない分子間ジスルフィド）からなる混合物であったこと、②酵素免疫アッセイ法（ELISA法）への適用上、環状構造を有しないポリマー型ペプチドが重要であり、環状モノマーはELISA法における使用には適さない旨が記載されている（同号証原告提出訳文１頁５行目～２０行目）。
そして、上記①の記載は、線状ジチオール体（線状モノマー）を酸化しても、簡単に環状ジスルフィドを与えるのではなく、当該ペプチドの２個以上が分子間ジスルフィド結合で連結した種々の大きさのジスルフィドポリマーが環状ジスルフィドと共に得られたことを、上記②の記載は、ペプチドを診断薬として使用するには非環状ジスルフィドポリマーの方が環状ジスルフィドより優れていることを、それぞれ意味するものであり、したがって、いずれも本願発明の思想に相反するものであるから、対比例の記載は、本願発明に対し強い負の動機を与えるものであり、これについての検討を経ないで、相違点についての判断をすることはできない。
(5)　以上のとおり、審決の相違点についての判断は誤りである。
２　取消事由２（適法な拒絶理由通知の欠缺）
(1)　本件の審査の過程において、審査官は原告に対し、平成８年３月１８日付け拒絶理由通知（甲第３号証の２、以下「本件通知」という。）をしたところ、本件通知の「理由２」は、特許請求の範囲の請求項１記載の発明を含む各発明につき、拒絶理由を「その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない」とし、当該理由中の「下記の刊行物」（引用文献）として、引用例を含む９点の刊行物を挙げ、備考として「引用文献１、２には環状構造を持ったＨＩＶ検出用ペプチドが記載されており、また、引用文献３（注、引用例）には上記構造のジスルフィド結合による環状構造がペプチドの抗原性に必要である旨記載されているから、引用文献４－９に記載されている鎖状のペプチドを環状にすることは当業者が容易になし得ることと認められる。」と記載するものである。
そうすると、上記備考欄の記載に照らし、本件通知の理由２（進歩性の欠缺）が、引用文献１、２と引用文献４～９の組合せ又は引用文献３（引用例）と引用文献４～９の組合せによって、出願に係る発明に進歩性がないとするものであって、引用例のみに基づいて当該発明の進歩性を否定したものでないことは明らかである。
また、拒絶査定（甲第３号証の３）の理由は、「この出願については、平成８年３月１８日付け拒絶理由通知書に記載した理由１、２、４によって、拒絶査定する。」というものであるが、備考欄には「理由・・・２について・・・引用文献１の第１３４７頁表２、第１３４８頁表３は該環状ペプチドがＨＩＶ検出に有用であることが具体的に記載され、同引用文献２の第２２頁第２７～３１行には、該環状ペプチドがポリマー形態の抗原性を保持していることが記載されているので、両文献に具体的に記載された環状ペプチドをエピトープとして有するペプチドは当業者が容易に想到することができたものと認められ、よって、本願の請求項１・・・に係る発明はこれらの文献に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められる。」との記載があるものの、引用例（引用文献３）には言及されていない。
そうすると、備考欄の記載に照らして、拒絶査定が、本件通知の理由２（進歩性の欠缺）に関しては、引用文献１、２の組合せによって本願発明に進歩性がないとするものであること、引用例については、それ単独ではもとより、他の文献との組合せによっても、拒絶の理由とされていないことが明らかである。(2)　これに対し、審決が、引用例のみに基づいて本願発明が当業者が容易に発明をすることができたものであるとしたことは上記のとおりであるところ、このような新たな拒絶理由によって本願発明に進歩性がないとするためには、審判手続において、特許法１５９条２項において準用する同法５０条により、特許出願人に対し、その旨の拒絶理由通知を要するものである。ところが、引用例を単独の引用文献として本願発明の進歩性がないとする拒絶理由は、原告に対し一度も通知されていない。
したがって、審決は、審判手続において、特許法１５９条２項において準用する同法５０条に従った適法な拒絶理由を通知しなかった違法がある。
第４　被告の反論
審決の認定、判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。１　取消事由１（相違点についての判断の誤り）について(1)　原告は、Merrifield法が、ペプチドの一般的合成法であって、特定のペプチドの合成を目的として特定の条件下に実施される特定の合成法ではないから、引用例には、合成ペプチドの製造法が記載されていないとした上、引用例が、その記載内容を再現できないものであって、適切な技術文献とはみなされず、公知文献としての適格を欠くものであると主張する。


しかしながら、【Ｉ】文献（乙第１１号証）に記載されているとおり、ペプチドを合成するMerrifield法は確立しており、目的とするアミノ酸配列のペプチドを合成することができることは技術常識である。そして、引用例（甲第５号証）には、ペプチド（具体的には表２記載の各ペプチド）を固相法（Merrifield法）により合成し、高圧液相クロマトグラフィーにより分析したことが明記されている（同号証原告提出訳文③）のであるから、それを疑う理由はない。また、科学文献である引用例に、特許明細書としての記載が求められるものでないことはもとより、引用例は、ペプチドの構造と抗原性の関係を究明する点を研究の主題とするものであって、ペプチドの合成法を主題とするものではないから、既に周知であるペプチドの合成法について、反応条件の詳細が記載されていないからといって、適切な技術文献とみなされないものではなく、公知文献としての適格を欠くものでもない。
さらに、ペプチド中のジスルフィド結合の存在の有無及びその存在割合は、合成時の反応条件あるいは合成後の取扱い状態によって変化するところ、【Ｊ】供述書（甲第６号証）には、12－アミノ酸ペプチドを固相法により合成し、得られたペプチド（313G）を逆相ＨＰＬＣで精製したことが記載されているにとどまり、合成時の反応条件あるいは合成後の取扱い状態について、引用例記載のものと具体的に一致することは示されていない。のみならず、エルマン試験は、遊離のチオール基が存在していれば、遊離のチオール基とジスルフィド結合をしたチオール基の両者が混合状態で存在する場合であっても、陽性を呈するから、【Ｊ】供述書に記載されているように、ペプチド（313G）が「陽性のエルマン・テストを与えた」（同号証３頁２９行目）からといって、ジスルフィド結合をしたチオール基が存在せず、環状構造物を含まないということはできない。したがって、【Ｊ】供述書を根拠として、当該実験により得られたペプチド（313G）がジスルフィド結合を形成していないジチオール型ペプチドであり、引用例に記載されたペプチドが合成できなかったとする原告の主張は失当である。
(2)　原告は、引用例記載の実験において、アミノ酸配列LGLWGCSGKLICで、環状ジスルフィド結合を持つペプチド（ペプチドⅠ）と対比して、環状ジスルフィド結合を形成しない場合の抗原性を試験するために、システイン(C)をセリン(S)で置換したアミノ酸配列LGLWGCSGKLISのペプチド（ペプチドⅢ）を用いたことが、実験設計上の誤りであると主張する。
しかしながら、上記実験で置換に用いられたセリンは、システインの硫黄原子を酸素原子で置き換えたものに相当する同類置換物であり、システインとは異なってジスルフィド結合形成能はないが、化学構造は類似するから、アミノ酸配列LGLWGCSGKLICのペプチドがジスルフィド結合による環状構造を形成しない場合の抗原性を試験する一つの方法として、同類置換物を用いることは、不合理ではない。当該実験は、環状構造の存在とその抗原性に対する寄与に関して、これを決定的に証明するとはいえないまでも、これを支持する内容を有する合理性のある実験といえるものである。
(3)　原告は、対比例の記載が、本願発明に対し強い負の動機を与えるものであると主張するが、その主張は対比例に記載された１例のみに基づくものであり、対比例には、むしろ引用例の示唆が正しいことを裏付ける結果を示すとも理解できる記載もある。
すなわち、対比例（甲第７号証）は、引用例に記載されたものと同じアミノ酸配列CSGKLICの7-アミノ酸ペプチドを含むＨＩＶウイルス抗体に反応する１５種の合成ペプチドについての発明（同号証被告提出訳文(1)）に係る国際特許出願の明細書が登載されたものである。
そして、対比例中には、アミノ酸配列IWGCSGKLICTTAVPWNASのペプチド（式(Ⅲ)）は大部分が環状モノマーで存在すること（同(6)）、アミノ酸配列CSGKLICのペプチド（式(Ⅰ)）はELISA法を行ったとき式(Ⅲ)のペプチドと競合することから、式（Ⅲ）のペプチドに存在するエピトープは式(Ⅰ)のペプチドにも存在すると考えられることが記載されている（同(7)、(8)）ところ、式(Ⅲ)のペプチドにおいて環状構造を形成し得るのは、そのアミノ酸配列IWGCSGKLICTTAVPWNAS中のCSGKLIC部分のシステインによるから、結局、対比例は、式(Ⅰ)のペプチドに分子内ジスルフィド結合が存在すること、すなわち、引用例記載の7-アミノ酸ペプチドが環状ペプチドであることについて、引用例の著者らと一致した見解を表明するものと理解することができる。
したがって、対比例は、引用例の実験結果からの推論が正しいことを別の実験によって裏付けているといえるものである。
２　取消事由２（適法な拒絶理由通知の欠缺）について本件の審査の過程で、審査官から原告に対し、特許請求の範囲の請求項１記載の発明を含む各発明につき、拒絶理由（理由２）を「その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない」とし、当該理由中の「下記の刊行物」として、引用例を含む９点の刊行物を挙げた本件通知がされていることは、原告主張のとおりである。そして審決は、本件通知において引用文献３として示された引用例の記載に基づいて、本願発明が特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないとしたものであるから、審決の理由と同旨の拒絶理由が、すでに審査の過程において本件通知により原告に示されていたことは明らかである。
本件通知は、備考として、引用例（引用文献３）に関し、「ジスルフィド結合による環状構造がペプチドの抗原性に必要である旨記載されている」としているが、「特定アミノ酸配列」の記載があることについての明示的な言及はない。しかしながら、引用例に特定のアミノ酸配列を有するペプチドが記載され、その記載部分を含んで引用例の記載の大部分が本願発明と関係することは容易に理解されるところであるから、本件通知は、引用例に関し、「特定アミノ酸配列」の記載を特に指摘しなかったものであるが、その指摘がなくとも、本件通知に対応して、意見書の提出及び補正をすることは容易であった。
したがって、審決をするに当たり、審判手続において、特許法１５９条２項において準用する同法５０条に従った拒絶理由を改めて通知する必要はなく、原告の主張は失当である。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（相違点についての判断の誤り）について(1)　引用例に「我々は、ＨＩＶの貫膜糖タンパク質であるgp41から誘導され
る、１２個のアミノ酸からなるペプチ


ド（Leu-Gly-Leu-Trp-Gly-Cys-Ser-Gly-Lys-Leu-Ile-Cys；アミノ酸598-609）を同定し、これが、試験したＨＩＶ感染者の血清から１００％識別され、一方、対照となる健康者の血清とはまったく反応しないことを示した。この報告では、ペプチドの長さを順次短くしていくことにより、エピトープのさらに詳細なマッピングを行い、免疫優勢な領域の特徴を明らかにする。また、エピトープの抗原立体配置に関して、ジスルフィド結合の形成が鍵となっていることを示す証拠を提供する。」（審決書６頁②）との記載があることは当事者間に争いがない。また、引用例（甲第５号証）には、そのほかに、「我々は、一連の合成ペプチドを用いて、gp41のアミノ酸位置598-609の免疫優勢な領域を同定した。最小限の必須エピトープは、２つのシステイン残基を含む7-アミノ酸配列（603-609のアミノ酸）である。両方のシステイン残基が、その配列の抗原性立体配置のために要求され、それはジスルフィド結合の形成により環状構造が創成されるためである可能性がある。」（同号証原告提出訳文①）、「これらのデータは、６０３位および６０９位のシステイン残基がこのペプチドの抗原性立体配置に重要な役割を果たしていることを示唆しており、それは、恐らくジスルフィド結合を介して環状構造を形成することによるのであろう。」（同⑤）、「我々の実験は次のことを示している：(ⅰ)ＨＩＶの貫膜糖タンパク質のアミノ酸配列598-609が免疫優勢なエピトープを包含しており、(ⅱ)免疫認識に必須のエピトープは２個のシステイン残基を包含する7-アミノ酸配列（アミノ酸603-609；Cys-Ser-Gly-Lys-Leu-Ile-Cys）であり、そして(ⅲ)両方のシステイン残基の存在がエピトープの抗原性立体配置に必須であって、それはジスルフィド結合の形成によるものである可能性がある。」（同⑥）との各記載がある。さらに、当事者間に争いのない引用例の表２（TABLE2、審決書１０頁⑥）のＡ欄には、ＨＩＶの貫膜糖タンパク質であるgp41から誘導される９種のアミノ酸配列のペプチドについて、ＨＩＶ陽性の血清に対する反応をテストした結果が記載されているところ、システイン残基(C)を２個含む7-アミノ酸ペプチドCSGKLICと、システイン残基の一方を欠く6-アミノ酸ペプチドSGKLICとでは、陽性率において前者が４８％、後者が０％という差があることが示され、また、同表のＢ欄には、gp41領域に含まれる12-アミノ酸ペプチドLGLWGCSGKLICと、このペプチドに含まれる２個のシステイン残基(C)のうち、アミノ酸配列の右端のものをセリン残基(S)で置換した12-アミノ酸ペプチドLGLWGCSGKLISについて、同様のテストをした結果が示されているところ、陽性率において前者が１００％、後者が９％という差があることが示されている。これらの記載によれば、引用例には、前示の表２に示された実験結果に基づいて、免疫認識に必須のエピトープが、２個のシステイン残基を包含する7-アミノ酸配列Cys-Ser-Gly-Lys-Leu-Ile-Cys（CSGKLIC）であること、両方のシステイン残基の存在がエピトープの抗原性立体配置に必須であることが記載されており、かつ、抗原性の発現は、２個のシステイン残基がジスルフィド結合を介して環状構造を形成することによるものである可能性があるとの指摘がされているものということができる。
そうすると、引用例のこれらの記載に基づいて、引用例記載のCSGKLIC配列を含むアミノ酸配列からなるペプチドにつき、CSGKLIC配列の部分の両方のシステイン残基をジスルフィド結合により環状化して、相違点に係る本願発明の「実質的に純粋な環状ペプチド」の構成とすることは、当業者において容易に想到し得るものであると認めることができる。
(2)　引用例（甲第５号証）にはペプチドの合成につき、「ペプチドは、自動ペプチド合成装置を用いる固相法(12)によって合成し、純度を高速液体クロマトグラフィーによって分析した。」（同号証原告提出訳文③）との記載があり、文献(12)には、「Merrifield,R.B.1969.   Solidphasepeptide   synthesis.Adv.Enzymol.32:221-296.」（同号証２６４１頁左欄１２行目～１３行目）と記載されているところ、原告は、固相法（Merrifield法）が、ペプチドの一般的合成法であって、特定のペプチドの合成を目的として特定の条件下に実施される特定の合成法ではないから、引用例には、合成ペプチドの製造法が記載されていないとした上、引用例が、その記載内容を再現できないものであって、適切な技術文献とはみなされず、公知文献としての適格を欠くものであると主張する。


しかしながら、【Ｉ】文献（乙第１１号証）には「１９６３年Merrifieldは，固相法と呼ばれる斬新なペプチド合成法を発表した．これは担体にアミノ酸を結合させ，順次アミノ酸を導入してペプチドを形成させる方法である．これまでにコプロトキシン（n＝62）などのポリペプチド合成に利用されたが，現在でも各種のポリペプチドや各種のタンパク質の合成に盛んに使用されている．」（同号証５頁２行目～５行目）との記載があり、この記載に照らせば、引用例の発行時（１９８７年８月）において、固相法（Merrifield法）は、アミノ酸数が６２のものを含め、ペプチドやタンパクの合成に広く使用されている具体的な合成法であったことが認められる。そして、このことに、引用例（甲第５号証）に記載されたペプチドはアミノ酸数６～１２の短いものであることを併せ考えれば、そのようなペプチドの合成について、前示のとおり、引用例に、自動ペプチド合成装置を用いる固相法によって合成した旨の記載があれば、それ以上詳細な記載がないとしても、引用例につき、合成ペプチドの製造法が記載されていないとか、記載内容を再現できず、適切な技術文献ではないなどということはできない。また、原告は、【Ｊ】供述書に、固相法（Merrifield法）によって、引用例記載の12－アミノ酸ペプチドの環状ジスルフィドを合成し、得られたペプチド（313G）を９８％の純度までに精製したところ、生成物はジスルフィド結合を形成していないジチオール型ペプチドであったことが記載されており、引用例に記載された特定のペプチドが合成できなかったとも主張する。しかしながら、【Ｊ】供述書（甲第６号証）には、当該ペプチドの合成及びジスルフィド結合の形成の有無に関して、「わたくしはMerrifieldによって記載された固層法を用いて『ナンⅡ』に記載されているドデカペプチドを合成し、次いで、９８％以上均質となるまで逆相ＨＰＬＣで精製した。わたくしが313Gと呼ぶ『ナンⅡ』のペプチドは以下の配列を有する：Leu-Gly-Leu-Trp-Gly-Cys-Ser-Gly-Lys-Leu-Ile-Cys。予期されたように、このペプチドは２個の遊離チオール基を有し、陽性のエルマン・テストを与えた。」（同号証訳文３頁２５行目～２９行目、なお「固層法」とあるのは「固相法」の誤記と認める。）との記載があるのみであるところ、弁論の全趣旨によれば、エルマン試験は、遊離チオール基が存在していれば、遊離チオール基及びジスルフィド結合をしたチオール基の両者が混合状態で存在する場合であっても、陽性を呈することが認められるから、エルマン試験が陽性であったからといって、Merrifield法によって合成されたペプチドが、ジスルフィド結合を形成していないジチオール型ペプチドとしてのみ存在するということはできないし、【Ｊ】供述書の前示記載がそのような断定をしているものと認めることもできない。
なお、対比例（甲第７号証）には、「本発明は、ＨＴＬＶ－Ⅲウイルスのgp-41エンベロープ（ＥＮＶ）タンパク質中の残基配列に対応する、少なくとも７つのアミノ酸残基から成る配列を有する合成ペプチドを提供するものである。これらのペプチドは、ウイルス自体の免疫特性に似た特性を有することが見いだされたものであり、次の群から選ばれる。
CSGKLIC　(Ⅰ)
IWGCSGKLICTTAVP　(Ⅱ)
IWGCSGKLICTTAVPWNAS　(Ⅲ)
・・・
AVERYLKDQQLLGIWGCSGKLICTTAVPWNAS　(Ⅴ)
・・・
LLGIWGCSGKLIC　(Ⅶ)
QQLLGIWGCSGKLICTTAVPWNAS　(Ⅷ)
IWGCSGKLICTTAVPWN　(Ⅸ)
CSGKLICTTAVPWNAS　(Ⅹ)」（同号証被告提出訳文(1)）、「式(Ⅱ)のペプチドの合成は典型的なメリフィールド法を用いて行なわれた。」（同号証原告提出訳文１頁２行目）、「式(Ⅱ)のペプチドは２個のシステインを含むので、中性又は塩基性の水性緩衝液に溶解することによって、重合する。下記のELISAで使用されたペプチドは、非常に少量の線状モノマーおよびより多量の環状モノマー（分子内ジスルフィド結合によって生じる）ならびにさらに多量の種々の大きさのポリマー（分子間ジスルフィド結合によって生じる）の混合物であった。」（同１頁１１行目～１６行目）、「Synthesisandcharacterization   ofpeptides(Ⅲ)through   (XI)：Synthesisofthese   peptideswasaccomplished   usingsubstantiallythe   sameclassicalMerrifieldtechnique   asdescribedearlier   forpeptide(Ⅱ).」（同号証２３頁１１行目～１６行目、邦訳は「ペプチド(Ⅲ)からペプチド(XI)までの合成と特性：　これらのペプチドの合成はペプチド(Ⅱ)について前述したところと実質上同様の典型的なメリフィールド法を用いて行われた。」）、「ペプチド(Ⅰ)～(Ⅲ)、(Ⅴ)及び(Ⅶ)～(Ⅹ)は２つのシステインを含む。したがって、これらのペプチドは酸化ジスルフィド結合により重合又は環状化することができる。・・・このように、ＨＴＬＶ－Ⅲ抗体検査に対するELISAでこれまで使用された(Ⅱ)，(Ⅲ)及び(Ⅴ)のペプチドの形態は、典型的には線状モノマー、環状モノマー、二量体及びポリマーの混合物である。」（同号証被告提出訳文(4)）との各記載があり、これらの記載によれば、対比例には、少なくとも、式(Ⅱ)、(Ⅲ)、(Ⅴ)で表される各ペプチドが、CSGKLIC配列を含むアミノ酸配列から成り、Merrifield法によって合成され、かつ、分子内ジスルフィド結合によって生じる環状モノマーを含んでいることが示されているものと認められる。そうすると、引用例記載の環状ジスルフィド結合を形成するペプチドを、Merrifield法によって合成し得ることは、対比例の上記記載によっても裏付けられるものというべきである。
したがって、原告の上記主張は採用することができない。(3)　原告は、ペプチドが環状ジスルフィド結合を持つことが抗原性の発現に重要であることを証明しようとするのであれば、環状ジスルフィド結合を持つペプチドⅠとこれを持たないペプチドⅡとを比較し、ペプチドⅠだけが抗原性を発現することを確かめればよく、引用例記載の実験において、アミノ酸配列LGLWGCSGKLICであって、環状ジスルフィド結合を持つペプチド（ペプチドⅠ）と対比して、環状ジスルフィド結合を形成しない場合の抗原性を試験するために、システイン(C)をセリン(S)で置換したアミノ酸配列LGLWGCSGKLISのペプチド（ペプチドⅢ）を用いたことは、実験設計上の誤りであるとも主張する。


しかしながら、引用例（甲第５号証）には、アミノ酸配列LGLWGCSGKLISのペプチド（ペプチドⅢ）の合成に関し、「我々はこのペプチド（注、12-アミノ酸ペプチドLGLWGCSGKLIC）をジチオスレイトールで還元し、そのスルフヒドリル基をα－ヨウ素アセトアミドでアルキル化しようと試みたが、・・・pH１０未満ではこのペプチドが溶解性不良であったためこれらの実験は不成功であった。代わりに、我々は保存的アミノ酸置換（すなわち、アミノ酸６０９位のシステインをセリンに代える）を含む別の12-アミノ酸ペプチドを合成した。これによりペプチド内ジスルフィド結合の形成は妨げられるであろう。」（同号証原告提出訳文⑤）との記載があり、この記載に照らして、引用例記載の実験において恣意的にペプチドⅢを用いたものではなく、その使用はやむを得ない理由に基づくものであることが認められ、かつ、システインに最も類似した構造を有するアミノ酸がセリンであることは周知事項と認められるから、システイン残基をセリンで置換したことには合理性があるものと認められる。
のみならず、引用例の前示「両方のシステイン残基が、その配列の抗原性立体配置のために要求され、それはジスルフィド結合の形成により環状構造が創成されるためである可能性がある。」、「これらのデータは、・・・システイン残基がこのペプチドの抗原性立体配置に重要な役割を果たしていることを示唆しており、それは、恐らくジスルフィド結合を介して環状構造を形成することによるのであろう。」、「我々の実験は次のことを示している・・・両方のシステイン残基の存在がエピトープの抗原性立体配置に必須であって、それはジスルフィド結合の形成によるものである可能性がある。」等の各記載にかんがみて、引用例は、前示のとおり、7-アミノ酸ペプチドCSGKLICと6-アミノ酸ペプチドSGKLICとでは、ＨＩＶ陽性率において前者が４８％、後者が０％という差があり、また、12-アミノ酸ペプチドLGLWGCSGKLICと12-アミノ酸ペプチドLGLWGCSGKLISとでは、ＨＩＶ陽性率において前者が１００％、後者が９％という差があるとの実験結果に基づいて、アミノ酸配列CSGKLICの２個のシステイン残基の存在が抗原性立体配置に必須であるとし、かつ、抗原性の発現は、２個のシステイン残基がジスルフィド結合を介して環状構造を形成することによるものである可能性を指摘しているものの、それにとどまるものであって、ペプチドが環状ジスルフィド結合を持つことと抗原性の発現との間の因果関係を証明しようとするものであるとは認められない（なお、そうだとしても、引用例記載のCSGKLIC配列を含むアミノ酸配列のペプチドにつき、本願発明の「実質的に純粋な環状ペプチド」の構成とすることが当業者において容易に想到し得るものであることを認めるには十分である。）。
そして、２個のシステイン残基(C)を有するペプチドがジスルフィド結合による環状構造を形成する可能性があるのに対し、２個のシステイン残基(C)のうち一方を欠くもの（6-アミノ酸ペプチドSGKLIC）及びその一方がセリンで置換されたもの（12-アミノ酸ペプチドLGLWGCSGKLIS）がそのような環状構造を形成し得ないことは自明であるから、引用例が上記のような可能性を指摘したことは、前示実験に基づく合理的な推論に基づくものというべきである。
したがって、原告の上記主張は採用することができない。(4)　対比例（甲第７号証）には、①「式(Ⅱ)のペプチド（注、15-アミノ酸ペプチドIWGCSGKLICTTAVP）は２個のシステインを含むので、中性又は塩基性の水性緩衝液に溶解することによって、重合する。下記のELISAで使用されたペプチドは、非常に少量の線状モノマーおよびより多量の環状モノマー（分子内ジスルフィド結合によって生じる）ならびにさらに多量の種々の大きさのポリマー（分子間ジスルフィド結合によって生じる）の混合物であった。」（同号証原告提出訳文１頁１１行目～１６行目）、②「出願人はポリマー型がここに記載している反応性のために重要であると信じている。環状モノマー型は、ポリマー型の抗原性の一部を保持しているが、マイクロタイター・ウェルへの結合性においてより非効率であると信じられ、ELISAの固相成分としての適切さで劣る。」（同頁１６行目～２０行目）との各記載があるところ、原告は、上記①の記載が、線状ジチオール体（線状モノマー）を酸化しても、簡単に環状ジスルフィドを与えるのではなく、分子間ジスルフィド結合で連結した種々の大きさのジスルフィドポリマーが環状ジスルフィドと共に得られたことを意味し、また、②の記載が、ペプチドを診断薬として使用するには非環状ジスルフィドポリマーの方が環状ジスルフィドより優れていることを意味し、いずれも本願発明の思想に相反するもので、本願発明に対し強い負の動機を与えると主張する。
しかしながら、①の記載は、当該式(Ⅱ)のペプチドの混合物中に、ごく少量の線状モノマー及びより多量の分子間ジスルフィド結合で連結した種々の大きさのジスルフィドポリマーとともに、分子内ジスルフィド結合によって生じる多量の環状モノマー（環状ジスルフィド結合を形成しているペプチド）が含まれていたということであるから、適宜の方法により、当該環状モノマーを分離、精製することにより、「実質的に純粋な環状ペプチド」を得ることができることは明らかであって、この記載が、本願発明の思想に反し、本願発明に対し強い負の動機を与えるということはできない。
また、②の記載は、分子間ジスルフィド結合で連結したポリマーと比較した場合に、分子内ジスルフィド結合によって生じる環状モノマーが酵素免疫アッセイ法（ELISA法）への適用において劣るとの趣旨であるが、当該環状モノマーがELISA法に適用できないとするものではない。のみならず、対比例（甲第７号証）の「ペプチド(Ⅰ)～(Ⅲ)、(Ⅴ)及び(Ⅶ)～(Ⅹ)は２つのシステインを含む。したがって、これらのペプチドは酸化ジスルフィド結合により重合又は環状化することができる。(Ⅲ)のＣ末端に４つのアミノ酸を加えると、ペプチドの環状型が、ELISA分析におけるプラスチックに結合可能になる。この結果、(Ⅲ)の環状型は固相ELISA法では(Ⅱ)の環状型より効果的である。」（同号証被告提出訳文(4)）との記載に照らして、対比例は、式(Ⅱ)や式(Ⅲ)に示される環状ジスルフィド結合を形成するペプチドをELISA法に適用できるとしているものと認められる。加えて、本願発明のペプチドをELISA法に適用してＨＩＶ診断薬として使用することは、そもそも本願発明の要旨の規定するところではない。そうすると、②の記載も、本願発明の思想に反し、本願発明に対し強い負の動機を与えるというものではない。よって、原告の上記主張も失当である。


平成１４年（行ケ）第２１５号　審決取消請求事件（平成１４年１２月１１日口頭弁論終結）
判　　　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　株式会社大生機械
訴訟代理人弁理士　　　石　　　川　　　　　　　新
被　　　　　　告　　　株式会社オシキリ
訴訟代理人弁護士　　　鈴　　　木　　　　　　　修
同　　　　　　　　　　下　　　田　　　憲　　　雅
同　　　　弁理士　　　伊　　　藤　　　　　　　茂
主　　　　　　　　　文
特許庁が無効２００１－３５３８１号事件について平成１４年３月２６日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
(1)　原告は，名称を「スライスされた食パンの分割装置及び分割供給方法」とする特許第３１０６１９４号発明（平成５年３月２６日出願，平成１２年９月８日設定登録）の特許権者である。被告は，平成１３年８月２９日，本件特許の無効審判の請求をし，同請求は，無効２００１－３５３８１号事件として特許庁に係属した。原告は，平成１３年１１月１９日，本件特許出願の願書に添付した明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲等の訂正の請求（以下「訂正請求」という。）をした。特許庁は，平成１４年３月２６日，「訂正を認める。特許第３１０６１９４号の請求項３及び４に係る発明についての特許を無効とする。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同年４月５日，原告に送達された。
(2)　原告は，平成１４年５月２日，本件審決の取消しを求める訴えを提起するとともに，同年７月５日，本件明細書の特許請求の範囲等の訂正（以下「本件訂正」という。）をする訂正審判の請求をし，特許庁は，同請求を訂正２００２－３９１５３号事件として審理した結果，同年１０月３０日，本件訂正を認める旨の審決（以下「訂正審決」という。）をし，その謄本は，同年１１月１１日，原告に送達された。
２　本件明細書の特許請求の範囲【請求項３】及び【請求項４】の記載（以下，これら請求項に係る発明を「本件発明３」及び「本件発明４」という。）(1)　訂正請求に係るもの（訂正部分には下線を付す。）【請求項３】互いに近接・離間可能に並列に支持された複数個の受け板の上にスライスされた食パンを載置した後，相隣る前記受け板の間に隙間を形成させることによって前記受け板の上に載置された食パンの所定枚数毎の間に隙間を形成させ，前記受け板の上に載置された食パンの前記隙間に仕切り板を挿入して所定枚数毎に分割された食パンを押し出して排出することを特徴とするスライスされた食パンの分割供給方法。
【請求項４】前記受け板の上に載置されたスライス食パンの上部を保持して所定枚数毎の間に前記隙間を形成することを特徴とする請求項３記載のスライスされた食パンの分割供給方法。
(2)　本件訂正に係るもの（訂正部分には下線を付す。【請求項４】は，本件訂正により削除された。）
【請求項３】互いに近接・離間可能に並列に支持された複数個の受け板の上にスライスされた食パンを載置しスライス食パンの上部を上部押さえで保持した後，相隣る前記受け板の間と，前記上部押さえの間にそれぞれ複数個の隙間を形成させることによって前記受け板の上に載置された食パンの所定枚数毎の間に複数個の隙間を形成させ，前記受け板の上に載置された食パンの前記複数個の隙間に下方から上方へ仕切り板を挿入して所定枚数毎に分割された食パンを押し出して排出することを特徴とするスライスされた食パンの分割供給方法。
３　本件審決の理由
本件審決は，訂正請求に係る訂正は，特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号）附則６条１項の規定によりなお従前の例によるとされる，特許法１２０条の４第３項において準用する上記法律による改正前の特許法１２６条１項ただし書及び２項の規定に適合するので，本件訂正請求を認めるとし，本件発明３及び４の要旨を訂正請求に係る本件明細書の特許請求の範囲記載のとおり認定した上，本件発明３及び４は，その出願前に頒布された米国特許第２,２４７,６９６号明細書に記載された発明及び従来周知の技術的事項に基づき当業者が容易に発明をすることができたものであるから，本件発明３及び４の特許は，特許法２９条２項の規定に違反して特許されたものであり，特許法１２３条１項２号の規定により無効とすべきものとした。
第３　原告主張の審決取消事由
本件審決が，本件発明３の要旨を訂正請求に係る本件明細書の特許請求の範囲記載のとおりと認定した点は，訂正審決の確定により特許請求の範囲が上記第２の２の(2)のとおり訂正されたため，誤りに帰したことになる。本件審決は本件発明の要旨の認定を誤った違法があり，取り消されなければならない。
第４　被告の主張
訂正審決の確定により本件明細書の特許請求の範囲が上記のとおり訂正されたことは認める。
第５　当裁判所の判断
訂正審決の確定により本件明細書の特許請求の範囲が上記のとおり訂正されたことは当事者間に争いがなく，本件訂正によって，本件明細書の特許請求の範囲は，訂正請求に係るものよりも減縮されたことが明らかである。そうすると，本件審決が本件発明３の要旨を訂正請求に係る本件明細書の特許請求の範囲記載のとおり認定したことは，結果的に本件発明３の要旨の認定を誤ったこととなり，この誤りが本件審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，本件審決は取消しを免れない。


平成１３年（行ケ）第２４４号　審決取消請求事件
判　　　　決
原　告　瀬戸内金網商工株式会社
訴訟代理人弁護士　對崎俊一、弁理士　林宏
被　告　小岩金網株式会社
訴訟代理人弁理士　山口朔生、河西祐一、横山正治
主　　　　文
特許庁が無効２０００－３５４３６号事件について平成１３年４月１７日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
主文第１項同旨の判決。
第２　事案の概要
１　特許庁における手続の経緯
被告は、名称を「布団篭」とする特許第２６５７９００号発明（平成５年１２月２７日特許出願（特願平５－３４８４５８号）、平成９年６月６日設定登録。本件発明）の特許権者であるが、原告は、平成１２年８月１４日、本件発明について無効審判請求をし、無効２０００－３５４３６号事件として審理されたが、平成１３年４月１７日、本件審判の請求は成り立たないとの審決があり、その謄本は同年５月１日原告に送達された。
２　本件発明の要旨
【請求項１】底網と複数の側網で構成する布団篭において、１枚の側網の上辺に補助蓋を回動自在に取付けて構成することを特徴とする、布団篭。（本件発明１）【請求項２】底網と複数の側網で構成する布団篭において、１枚の側網の下辺に補助蓋を回動自在に取付けて構成することを特徴とする、布団篭。（本件発明２）
３　審決の理由の要点
(1)　請求人（原告）の主張の概要
これに対して、原告は、本件発明２は、審判甲第１号証に記載された発明であり、本件発明１は、審判甲第１号証、審判甲第３号証又は審判甲第４号証に記載された発明であるから、特許法２９条１項３号の規定に該当し、また、本件発明２は、審判甲第１号証に記載された発明に基づいてあるいは審判甲第２号証に記載された発明に基づいてあるいは審判甲第１，２号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件発明１は、審判甲第１号証に記載された発明に基づいてあるいは審判甲第２号証に記載された発明に基づいてあるいは審判甲第１，２号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから、本件特許は特許法２９条の規定に違反して特許されたものであると主張し、証拠方法として審判甲第１～５号証を提出している。
(2)　本件発明
本件発明１、２は、前記本件発明の要旨のとおりのものである。
(3)　審判甲第１号証ないし審判甲第５号証
原告の提出した審判甲第１号証ないし審判甲第５号証には、以下の事項が記載されている。
(3)－１　審判甲第１号証〔仏国発明第４６６８３２号明細書〕（１９１４年）「蛇篭を互いに並べたり上下に重ねたりして、形成すべき構築物の骨組となるように保護すべき岸に沿って配置し、これらの蛇篭を防護に適した岩石質又はセメント質の材料で満たす。
場合に応じて、フタ又は底面又はいくつかの側壁の欠如した箱の形の蛇篭を使用したり、あるいはフランジが備わった箱の形の蛇篭と組み合わせて、フタの欠如した箱の形の蛇篭を使用したり、などする。例えば、上部蛇篭の底面が下部蛇篭のフタになるようにするとか、又はその壁の１つが隣りの蛇篭の壁にもなるようにするとか、あるいは、１つの蛇篭のフランジがもう１つの蛇篭のフタ又は壁になるようにするとかなど。当然のことながらこれらの組合せのうちの複数を同時に利用することもできる。」（１頁３２～５１行）
「調製され輪郭づけされた金網には同様に、折畳み線に沿って、折畳みがより容易に行えるようにヒンジ式継手が備わっていてもよい。この場合、調製済みの金網は、唯一の部品ではなく互いに連結された複数の部品で形成されることになる。」
（２頁１～７行）
「図面の図１は、図２に表わされているような箱形の蛇篭を形成するための一つの金網部品を示す。金網部品の各部分ｂ，ｃ，ｄ，ｅを単に持ち上げることによってこの蛇篭が容易に形成されることは明白である。」（２頁３０～３６行）「図５は、一例として、３層の蛇篭を伴う護岸材を示す。第１層の各蛇篭Ｄは、図２に示されているような蛇篭であるが、地盤が許す場合には、底面なしであってもよい。第２層の各蛇篭Ｅは、一緒に第１層の蛇篭に対するフタとして役立つ底面とフランジｔとを有し、フタはない。第３層の蛇篭Ｆは、一緒に第２層の蛇篭に対するフタとして役立つ底面と２つのフランジｕとｕとを有し、これにはフタも備わっている。」（２頁６６～７８行）
(3)－２　審判甲第２号証〔英国特許第７２６８５９号明細書〕（１９５５年）「本発明は、ワイヤが酸化から保護された任意のタイプの金網で製造され、河川、山及び海岸防護構造のために、使用場所あるいはその近傍で入手可能なバラスト、チップ、小石又は同様の材料が充填される篭ないし蛇篭に関するものである。」
（１頁１０～１７行）
「本発明によれば、篭を形成する金網面の縁部分は、例えばロッド又は一般に金網のワイヤよりも太いワイヤによって補強されている。このように補強された縁部分はセルベッジと呼ぶ。」（１頁９６行～２頁５行）
「図１は、カバーが充填準備のために開かれた状態にある断面長方形の平行六面体状の篭を示す斜視図である。
図２は、浸食を受ける状態に置かれた河川の堤を示す概略斜視図である。図３は、図１に示した平行六面体状の篭を形成する金網の展開図である。」（２頁２１～３０行）
「図１、図３及び図４によると、直方体状をなすこの篭は、簡単な二重撚り又は三重撚りの亜鉛メッキ金網のケーシングからなり、その中に小石が充填される。本発明によれば、このケーシングは、三つの部分、すなわち、矩形状の中央部Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ（図３）と、篭のヘッドを形成する二つの小さな側部Ｔとで構成される。


主要部ＡＢＣＤは、丸い鉄製ロッド等８によって矩形体Ｉ，II，III及びIVに細分され、このうちの矩形体Ｉはケーシングのカバーを形成し、矩形体IIIはベースを形成し、矩形体II及びIVは篭の壁を形成する（図１及び図３）。両方のヘッドＴは、そのワイヤ縁部（セルベッジ）により、篭の下部IIIにおけるエッジＡＤ及びＢＣの補強部に連結されている。この連結部分は亜鉛被覆鉄線ステッチｆによりなされ、ヒンジとして機能して揺動を許容する。ヘッドは図８に示すものと同様の方法で側壁に連結される。」（２頁５７～８３行）「構造物の強度を低下させずにコストを削減するために、本発明では、図６及び図７に示したタイプのフランジ付き篭が使用される。
このようなフランジ付き篭では、篭を形成する直方体の一つ以上の面が省略され、組立時に、バラストを保持する目的で、近接した又は積み重ねられた篭の金網面の延長部又はフランジがその面に配置される。この目的のために、篭は他の篭の省略面の大きさと一致するフランジを備え、その省略面には組立時にフランジが取り付けられる。
図６及び図７は、その上面と一方のヘッドはないが、図９に示す実施形態における千鳥状に配置された下部篭の全部又は一部を覆うようにされたフランジＦ，Ｆ′を備えた二つの篭を示している。」（３頁１２～３３行）「３．篭のケーシングが三つの金網部分，すなわち細分時にロッド、丸線などによって篭底部、二つの側壁、カバーを形成するようになされた中央方形部分と、ヘッドを形成するようになされた方形状の二つのより小さな側部とで構成され、様々な側面上の金網ワイヤの先端部が、ケーシングに栗石などを充填できるように最後に接続されるカバーを除く柱状ケーシングの様々な面を互いに接続するワイヤ・ステッチを、セルベッジを形成する全体的に直径がより大きなワイヤの周りで撚ることによってクランプ止めされることを特徴とする請求項１又は２に記載の篭。」（４頁２４～４０行；請求項３）
(3)－３　審判甲第３号証〔実公昭３６－３１５２４号公報〕
「揚蓋式フトン蛇籠」（考案の名称）
「図面第１図は本案の全体斜面図、第２図は蓋を開いたものの斜面図，第３図は本案を展開したものの平面図、第４図は二重折曲結束部の詳細平面図である。」（図面の略解）
「本実用新案はフトン蛇籠１を形成する底片２および側片３、４、５、６ならびに蓋片７を縦螺旋形列線により形成せしめ、各片の端部８、８′、９、１０、１１、１１′、１２、１２′の列先端を折り返えして二重線耳部を形成し、各列線の出あい隅１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９に縁枠線２０を装着して成るフトン蛇籠である。
本実用新案は従来最も手数を要する列線端部の縁枠線取付操作を簡単化し、各出会隅部においてその出会い線を縫い合わせて縁枠線を挿通することにより蛇籠を形成するものであるからフトン蛇籠の輸送に便するとともに現場組立を容易迅速ならしめたるの実効あるものである。」（実用新案の説明）(3)－４　審判甲第４号証〔実願昭４９－１４９５４８号（実開昭５１－７４３２４号）のマイクロフィルム〕
「底網１に連設した左右の側網２、２の周縁に、コ字状の枠線３を底網１との境縁にその中間部３ｂを位置させて取付け、一方の側網２に連設した上蓋網４の周縁に、コ字状の枠線５を、側網２との境縁にその中間部５ｂを位置させると共に該中間部５ｂの両端を上記枠線３の両端に形成した輪環３ａ、３ａに挿通させて取付け、底網１の前後縁には周囲に枠線７を取付けた端蓋網６、６を連結し、而して各網の接合する端縁における枠線を螺旋状金具で連結し、上記上蓋細４を連設していない側網２の枠線３と上蓋網４の枠線５の両端に、連結線１０を挿通して両網を連結するための輪環を形成したことを特徴とする蛇籠。」（実用新案登録請求の範囲）
(3)－５　審判甲第５号証〔新村出編「広辞苑」第４版第３刷（１９９３年）岩波
書店発行、第２２４７頁〕
「ふた【蓋】(1)容器や箱などの口・穴をおおいふさぐもの。……」
(4)　本件発明２についての対比、判断
(4)－１　特許法２９条１項３号について
本件発明２と審判甲第１号証に記載された発明とを対比する。審判甲第１号証に記載された発明においては、フランジｔを有する蛇篭Ｅは「第２層の各蛇篭Ｅは、…底面とフランジｔとを有し、フタはない。」と記載されているように、底網を有しているし、蛇篭というからには当然に複数の側網を有しているが、上蓋を有していない。すなわち、蛇篭Ｅは、「底網と複数の側網で構成」されている。
また、これらの蛇篭Ｅにおいて、各フランジｔは、蛇篭本体の底網の延長方向に蛇篭本体から突出している（図５）ので、「側網の下辺に取付け」られた構成となっているし、また、「一緒に第１層の蛇篭に対するフタとして役立つ底面とフランジｔ」と記載されているように、蛇篭本体の底網と一緒になって、その下に存在する蓋を有しない別の蛇篭Ｄの蓋の役目をしている。一方、本件特許明細書に、「【００１７】【実施例２】図４に示すように、底網１１の端部に形成する補助蓋１４を長側網１２ｂの下辺に回動自在に連結して布団篭１０を構成しても良い。本実施例の場合、補助蓋１４の端を下位の布団篭１０の長側網１２ｂの上縁と接続し、底網１１と補助蓋１４とにより下位の布団篭１０の上口を閉塞することになる。」と記載されるように、本件発明２では、「補助蓋」は「底網と補助蓋とにより下位の布団篭の上口を閉塞する」ものである。すなわち、フランジｔは、本件発明２における「１枚の側網の下辺に取付けて構成した補助蓋」に相当している。そして、審判甲第１号証に記載された発明における「蛇篭」は、本件発明２における「布団篭」に相当する。
したがって、本件発明２と審判甲第１号証に記載された発明とは、「底網と複数の側網で構成する布団篭において、１枚の側網の下辺に補助蓋を取付
けて構成する布団篭」である点で一致しているが、


本件発明２では、補助蓋が１枚の側網の下辺に「回動自在に」取り付けられているのに対し、審判甲第１号証に記載された発明では、補助蓋はフランジとして取り付けられており、「回動自在に」はなっていない点で相違している。原告は、審判甲第１号証には、「調製され輪郭づけされた金網には同様に、折畳み線に沿って、折畳みがより容易に行えるようにヒンジ式継手が備わっていてもよい。この場合、調製済みの金網は、唯一の部品ではなく互いに連結された複数の部品で形成されることになる。」と記載されているから、審判甲第１号証の図５に示すフランジｔ、ｕは、回動自在に取り付けられている蓋であることは明らかであると主張している。
しかし、フランジという用語は、被告が答弁書で示しているように、管における鍔型の結合用機械部分や鉄道車輪における外周の突縁部のように「本体から突出している鍔状の部分」のことをいい、本体と一体で動かないものについて使用される用語であるから、「フランジ」が「回動自在」であるというのは言葉の用い方からして矛盾している。したがって、審判甲第１号証の開示からは、各フランジｔ、ｕ、ｕ、ｚ、ｘ、ｙが回動自在に取り付けられているということは導き出すことはできない。
また、上記記載部分は、折り畳むべき箇所については、「折畳み線に沿って、折畳みがより容易に行えるようにヒンジ式継手が備わっていてもよい」ことを示すにとどまるもので、折り畳むことを特に意図しないフランジ部分についてまで述べたものとは解されない。
原告は、また、フランジｔ、ｕがその下部の蛇篭Ｄ、Ｅの上蓋として機能することと、図５におけるフランジｔ、ｕが多少開いた状態で図示されている点を指摘し、フランジｔ、ｕが回動できないものであるならば、フランジｔ、ｕは開いたままで閉じることができず、蓋として下部の蛇篭Ｄ、Ｅを覆うことができないと主張する。
しかし、フランジｔ、ｕが多少開いた状態で図示されているのは、単に図面上フランジが存在することを明示するためであると認められるし、またｔ、ｕが回動自在であることが図面上示されているわけでもないから、原告の主張は採用できない。
したがって、本件発明２は審判甲第１号証に記載された発明ではない。
(4)－２　特許法２９条２項について
(4)－２－１　審判甲第１号証に記載された発明との対比審判甲第１号証に記載された発明も、蛇篭を階段状に積み上げる（図５）際、各蛇篭の上口を閉塞する独立した上蓋を必要としないため、蛇篭の底網と上蓋の重合を回避でき資材の有効利用が図れるものである。
そして、本件発明２と審判甲第１号証に記載された発明とは、上記したように、「底網と複数の側網で構成する布団篭において、１枚の側網の下辺に補助蓋を取付
けて構成する布団篭」である点で一致しているが、
本件発明２では、補助蓋が１枚の側網の下辺に「回動自在に」取り付けられているのに対し、審判甲第１号証に記載された発明では、補助蓋はフランジとして取り付けられており、「回動自在に」はなっていない点で相違している。原告は、調製され輪郭づけされた金網をヒンジ式継手により回動自在に取り付けることが記載されているから、審判甲第１号証の図５に示されたフランジｔ、ｕを回動自在に取り付けるようなことは当業者が容易になし得たことであると主張している。
しかし、ヒンジ式継手は「折畳み線に沿って、折畳みがより容易に行えるように備」えるものであり、折り畳むことを特に意図しないフランジ部分についてヒンジ式継手を備えることまでは記載されていないし、示唆されてもいない。また、本件発明２に特有の効果は本件特許明細書には明記されていないが、補助蓋を１枚の側網の下辺に回動自在に取り付けて構成することで、本件発明２が審判甲第１号証に記載された発明では奏することができない効果を奏することは、当業者に自明であるから、とりたてて明細書の記載に整合性がないとはいえないし、本件発明２によって奏せられる効果は、審判甲第１号証に記載された発明からは予期できないものであると認められる。
したがって、本件発明２が、審判甲第１号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。(4)－２－２　審判甲第２号証に記載された発明との対比本件発明２と審判甲第２号証に記載された発明とを対比する。審判甲第２号証に記載された発明においては、フランジＦを有する図６に示された蛇篭、フランジＦ′を有する図７に示された蛇篭は、ともに底網Ｔを有しているし、複数の側網II、IV等を有している。また、これらの蛇篭は、上蓋を有していない。すなわち、これらの蛇篭は、「底網と複数の側網で構成」されている。また、これらの蛇篭において、各フランジＦ、Ｆ′は、蛇篭本体の底網の延長方向に蛇篭本体から突出しているので、「側網の下辺に取付け」られた構成となっているし、また、蛇篭本体の底網と一緒になって、その下に存在する蓋を有しない別の蛇篭の蓋の役目をしている（図９）。すなわち、各フランジＦ、Ｆ′は、本件発明２における「１枚の側網の下辺に取付けて構成した補助蓋」に相当している。そして、審判甲第２号証に記載された発明における「蛇篭」は、本件発明２における「布団篭」に相当する。
なお、審判甲第２号証に記載された発明も、蛇篭を階段状に積み上げる（図９）際、各蛇篭の上口を閉塞する独立した上蓋を必要としないため、蛇篭の底網と上蓋の重合を回避でき資材の有効利用が図れるものである。したがって、本件発明２と審判甲第２号証に記載された発明とは、「底網と複数の側網で構成する布団篭において、１枚の側網の下辺に補助蓋を取付
けて構成する布団篭」である点で一致しているが、
本件発明２では、補助蓋が１枚の側網の下辺に「回動自在に」取り付けられているのに対し、審判甲第２号証に記載された発明では、補助蓋はフランジとして取り付けられており、「回動自在に」はなっていない点で相違している。原告は、図９におけるフランジＦ、Ｆ′が下部の篭の開口部に対し傾斜した状態で図示されている点を指摘し、フランジＦ、Ｆ′が回動可能であると主張する。そして、ヘッドＴがそのワイヤ縁部（セルベッジ）により篭の下部IIIにおけるエッジＡＤ及びＢＣの補強部（セルベッジ）に回動自在に取り付けられていることは明らかであり、このような取付け手段を矩形体IVの下辺に取り付けられているフランジＦ、Ｆ′に適用することは当業者が容易になし得たことであると主張している。


しかし、フランジＦ、Ｆ′が下部の篭の開口部に対し傾斜した状態で図示されているのは、単に図面上フランジが存在することを明示するためであると認められるし、またフランジＦ、Ｆ′が回動可能であることが本文上にも図面上にも示唆されているわけでもないから、原告の主張は採用できない。また、折り畳むことを特に意図しないフランジ部分について回動自在にする取付け手段を取り付けることは審判甲第２号証に記載されていないし、示唆されてもいない。
そして、本件発明２は、補助蓋を１枚の側網の下辺に回動自在に取り付けて構成することで、審判甲第２号証に記載された発明からは予期できない効果を奏するものと認められる。
したがって、本件発明２が、審判甲第２号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。なお、原告は、蛇篭の１枚の側網の下辺にフランジｔ、ｕを回動自在に取り付けることは審判甲第１号証に示すように公知の技術思想であるから、審判甲第２号証に記載の側網（矩形体IV）に取り付けられているフランジＦ、Ｆ′を回動自在に取り付けるようにすることは、当業者が容易になし得たことであると主張している。しかし、(4)－２－１で検討したように、フランジｔ、ｕを回動自在に取り付けることは審判甲第１号証に開示されているとは認められないから、原告の主張は採用できない。
したがって、本件発明２が、審判甲第１号証及び審判甲第２号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。
(5)　本件発明１についての対比、判断
(5)－１　特許法２９条１項３号について
(5)－１－１　審判甲第１号証に記載された発明との対比本件発明１と審判甲第１号証に記載された発明とを対比する。審判甲第１号証に記載された発明においては、図６の蛇篭Ｉあるいは図８の蛇篭は、１枚の側網の上辺に回動自在に蛇篭の上面全体を覆う蓋を取り付けて構成されている。また、底網を有し、複数の側網を有している。そして、審判甲第１号証に記載された発明における「蛇篭」は、本件発明１における「布団篭」に相当する。
したがって、本件発明１と審判甲第１号証に記載された発明とは、「底網と複数の側網で構成する布団篭において、１枚の側網の上辺に回動自在に蓋
を取付けて構成する布団篭」である点で一致し、
本件発明１では、蓋が「補助蓋」であるのに対し、審判甲第１号証に記載された発明では、蓋が蛇篭の上面全体を覆う蓋である点で相違している。原告は、蓋であろうが補助蓋であろうが蓋であることには変わりはないから、実質的な相違点ではないと主張する。
しかし、本件特許明細書に「【００１８】【実施例３】図５に示すように、補助蓋１４をどちらか１つの側網の上辺に回動自在に連結して布団篭１０を構成することも可能である。本実施例の場合、下位の布団篭１０の補助蓋１４を上位の布団篭１０の底網１１（長側網１２ｂ）の端部に接合する。」と記載されるように、本件発明１では、「補助蓋」はそれ自身だけでは布団篭の上面全体を覆う蓋とはなり得ないものであるのに対し、審判甲第１号証に記載された発明では、蓋は蛇篭の上面全体を覆う蓋であり、したがって、補助蓋とはいえないものである点で相違している。
したがって、本件発明１は審判甲第１号証に記載された発明ではない。(5)－１－２　審判甲第３号証に記載された発明との対比本件発明１と審判甲第３号証に記載された発明とを対比する。審判甲第３号証に記載された発明においては、図面や明細書の記載からして、フトン蛇篭は、１枚の側網の上辺に回動自在に蛇篭の上面全体を覆う蓋を取り付けて構成されている。また、底網を有し、複数の側網を有している。そして、審判甲第３号証に記載された発明における「フトン蛇籠」は、本件発明１における「布団篭」に相当する。
したがって、本件発明１と審判甲第３号証に記載された発明とは、「底網と複数の側網で構成する布団篭において、１枚の側網の上辺に回動自在に蓋
を取付けて構成する布団篭」である点で一致し、
本件発明１では、蓋が「補助蓋」であるのに対し、審判甲第３号証に記載された発明では、蓋がフトン蛇篭の上面全体を覆う蓋である点で相違している。したがって、(5)－１－１で説示したのと同様の理由により、本件発明１は審判甲第３号証に記載された発明ではない。
(5)－１－３　審判甲第４号証に記載された発明との対比本件発明１と審判甲第４号証に記載された発明とを対比する。審判甲第４号証に記載された発明においては、図面や明細書の記載からして、蛇篭は、１枚の側網の上辺に回動自在に蛇篭の上面全体を覆う蓋を取り付けて構成されている。また、底網を有し、複数の側網を有している。そして、審判甲第４号証に記載された発明における「蛇籠」は、本件発明１における「布団篭」に相当する。
したがって、本件発明１と審判甲第４号証に記載された発明とは、「底網と複数の側網で構成する布団篭において、１枚の側網の上辺に回動自在に蓋
を取付けて構成する布団篭」である点で一致し、
本件発明１では、蓋が「補助蓋」であるのに対し、審判甲第４号証に記載された発明では、蓋が蛇篭の上面全体を覆う蓋である点で相違している。したがって、(5)－１－１で説示したのと同様の理由により、本件発明１は審判甲第４号証に記載された発明ではない。
(5)－２　特許法２９条２項について
(5)－２－１　審判甲第１号証に記載された発明との対比本件発明１と審判甲第１号証に記載された発明とは、上記したように、「底網と複数の側網で構成する布団篭において、１枚の側網の上辺に回動自在に蓋
を取付けて構成する布団篭」である点で一致し、
本件発明１では、蓋が「補助蓋」であるのに対し、審判甲第１号証に記載された発明では、蓋が蛇篭の上面全体を覆う蓋である点で相違している。原告は、蓋を補助蓋にした点は審判甲第１号証に記載された発明から当業者が容易になし得たことであると主張している。
しかし、審判甲第１号証には、蓋を蛇篭の上面全体を覆う蓋ではない補助蓋とすることは記載されていないし、示唆されてもいない。


また、本件発明１に特有の効果は本件特許明細書には明記されていないが、補助蓋を１枚の側網の上辺に回動自在に取り付けて構成することで、本件発明１が審判甲第１号証に記載された発明では奏することができない効果を奏することは、当業者に自明であるから、とりたてて明細書の記載に整合性がないとはいえないし、本件発明１によって奏せられる効果は、審判甲第１号証に記載された発明からは予期できないものであると認められる。
したがって、本件発明１が、審判甲第１号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。(5)－２－２　審判甲第２号証に記載された発明との対比本件発明１と審判甲第２号証に記載された発明とを対比する。審判甲第２号証に記載された発明においては、図１に示された蛇篭は、１枚の側網の上辺に回動自在に蛇篭の上面全体を覆う蓋を取り付けて構成されている。また、底網を有し、複数の側網を有している。
そして、審判甲第２号証に記載された発明における「蛇篭」は、本件発明１における「布団篭」に相当する。
したがって、本件発明１と審判甲第２号証に記載された発明とは、「底網と複数の側網で構成する布団篭において、１枚の側網の上辺に回動自在に蓋
を取付けて構成する布団篭」である点で一致し、
本件発明１では、蓋が「補助蓋」であるのに対し、審判甲第２号証に記載された発明では、蓋が蛇篭の上面全体を覆う蓋である点で相違している。原告は、蓋を補助蓋にした点は審判甲第２号証に記載された発明から当業者が容易になし得たことであると主張している。
しかし、(5)－２－１で説示したのと同様の理由により、本件発明１が、審判甲第２号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。
また、同様の理由により、本件発明１が、審判甲第１，２号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。
(6)　審決のむすび
以上のとおりであるから、原告の主張及び証拠方法によっては、本件特許を無効とすることができない。
第３　原告主張の審決取消事由
１　取消事由１（本件発明２と審判甲第１号証記載の発明との相違点についての認定判断の誤り）
(1)　審決は、特許法２９条１項３号の該当性に関し、本件発明２と審判甲第１号証（本訴における甲第１号証）記載の発明とを対比して、「本件発明２では、補助蓋が１枚の側網の下辺に「回動自在に」取り付けられているのに対し、審判甲第１号証に記載された発明では、補助蓋はフランジとして取り付けられており、「回動自在に」はなっていない点で相違している。」と認定し、本件発明２が審判甲第１号証に記載された発明ではないと判断したが、誤りである。(2)　審決の根本的な誤りは、審判甲第１号証に記載された発明では、フランジが回動自在となっていないと認定している点である。
審判甲第１号証には、「本発明の主要な目的を成しているこれらの蛇籠は、任意のシステムの網目を伴う金網部品で構成されており、これらの部品は、それらを単に折り畳むことによって蛇籠すなわちフタ付き又はフタなし、底面付き又は底面なし又は単数又は複数の側壁が欠如し、かつフランジが備った又は備わっていない箱を形成することができるような形で調製され輪郭づけされている。ケース及びニーズに応じて、これらの蛇籠は工場内であらかじめ調製され完成されていてもよいし、又は都合よく輪郭付けされた金網部品を現場に送り、蛇籠の形に折り畳むことによりその場で加工することも可能である。蛇籠を互いに並べかつ上下に重ねて、それらが形成すべき構築物の骨組となるように保護対象の岸に沿って配置し、これらの蛇籠に防護に適した岩石質又はセメント質の材料を満たす。場合に応じて、フタ又は底面又はいくつかの側壁の欠如した箱の形の蛇籠あるいはまたフランジ等の備わった箱の形の蛇籠と組み合わせてフタの欠如した箱の形の蛇籠を利用して、例えば、上部蛇籠の底面が下部蛇籠のフタを形成するか、又はその壁の１つが隣の蛇籠の壁も形成するようにするか、又は、１つの蛇籠のフタがもう１つの蛇籠のフタ又は壁を形成するようにする。当然のことながらこれらの組合せのうち複数のものを同時に用いることもできる。」（甲第３号証訳文１頁１８行～２頁５行目）と記載され、この記載によれば、審判甲第１号証には、蛇籠が金網部品で構成されていること、これらの部品（すなわち、金網部品）は、それらを単に折り畳むことによって、蓋があったりなかったり、底面と側壁があったりなかったり、フランジが備わったりなかったりする蛇籠としての箱が形成されること、工場内であらかじめ完成されたり現場で折り畳んで作製されたりできること、蛇籠を現場で並べたり上下に重ねたりして蛇籠に岩石質等の材料を満たす技術が開示されており、審判甲第１号証記載の「フランジ」が、箱を形成する「金網部品」の一つとして折り畳めるものであることは明らかである。
(3)　審判甲第１号証には更に、「調製され輪郭づけされた金網には同様に、折畳み線に沿って、折畳みがより容易に行えるようにヒンジ式継手が備わっていてよく、この場合、調製済みの金網は、唯一の部品ではなく互いに連結された複数の部品で形成されることになる。」（同２頁１２～１４行）との記載があり、この記載によれば、「調整され輪郭づけされた金網」に、フランジが含まれるものと理解される。


審判甲第１号証には、実施例について、「垂直中間面内でも壁が二重になるのを節約したい場合には、フタのみならず対応する壁も欠如した蛇籠を折畳みによって得るような形で金網部品を構築するが、例えば、各々にフランジが備わった図４に示された形の蛇籠Ａ及びＢを構築することなどによって、その他の要領でも同じ目的を達成することが可能である。２つのフランジが相対する側にくるような形で２つの蛇籠を配置することにより、図４に示されているように、第３の中間蛇籠Ｃが得られる。図５は、一例として、３層の蛇籠を伴う護岸材を示す。第１層の蛇籠Ｄは、図２に示されているような蛇籠であるか、土壌が許す場合には、底面なしであってもよい。第２層の蛇籠Ｅは、一緒に第１層の蛇籠に対するフタとして役立つ底面フランジｔを有し、これらにはフタがない。第３層の蛇籠Ｆは、底面と２つのフランジｕとｕを持ち、これらは一緒に第２層の蛇籠に対するフタとして役立ち、これらには同様にフタも備わっている。図６は、この護岸材のもう一つの例を示す。この図は、互いの間に岩石質材料を充てんできる空間が残るような形で配置された２連の基礎蛇籠Ｇで構成された護岸材を表す。これらの基礎蛇籠の上には、それ自体第３の蛇籠層を支持するその他の蛇籠Ｈが横方向に配置されている。蛇籠Ｈ及びＩにはフランジｖ，ｚ，ｘ，ｙ等々が備わり、これらのフランジは各々独自の要領で、隣接する蛇籠の構造の補完するのに役立つ。」（甲第３号証訳文３頁９～２７行）との記載があり、この記載によれば、「壁が二重になるのを節約したい場合には」として、フランジを活用する様々な態様が例示されており、これら様々な態様のフランジ付きの蛇籠を、現場で折り畳んで形成するとき、フランジのみは固定されていて折り畳めないはずはないのである。審判甲第１号証には、必ずしも箱としての六面を備えたものではなく、蓋又は底面又は側面が備わったものでなくとも、十分に機能を果たす蛇籠が開示されている。
(4)　審決は、審判甲第１号証に記載されたunebride   をフランジとした訳文から、「フランジという用語は、・・・管における鍔型の結合用機械部分や鉄道車輪における外周の突縁部のように「本体から突出している鍔状の部分」のことをいい、本体と一体で動かないものについて使用される用語であるから、「フランジ」が「回動自在」であるというのは言葉の用い方からして矛盾している。したがって、審判甲第１号証の開示からは、各フランジｔ、ｕ、ｕ、ｚ、ｘ、ｙが回動自在に取り付けられているということは導き出すことはできない。」と認定するが、そのように限定された語義であるとする理由はなく、用語の意味は、文脈の中で把握されるべきである。
審判甲第１号証の記載の全体からみると、箱を形成する「金網部品」の底面、側面、蓋が折り畳めること、すなわち、回動することが読み取れるから、フランジについても同様に理解すべきである。しかも、図５、図６には、フランジが傾斜して図示されている。審決は、この図示を、「フランジｔ、ｕが多少開いた状態で図示されているのは、単に図面上フランジが存在することを明示するためであると認められる」と認定したが、そのように図示しなくともフランジが存在することは十分説明可能であるし、明示のためとはいえ、本来固定されて動かないものを、わざわざ斜めの構成上あり得ない形に図示することは、明細書の記載として極めて不自然不合理である。むしろ、フランジが回動するからこそ、斜めに図示されたと認定すべきである。
(5)　以上のとおり、審判甲第１号証には、回動自在のフランジが開示されていることは明らかであるから、本件発明２と審判甲第１号証記載の発明との相違点として、後者では補助蓋が回動自在になっていないとした審決の認定は誤りである。そして、審判甲第１号証には、本件発明２の構成要件が全部開示されているから、本件発明２は、審判甲第１号証に記載された発明である。２　取消事由２（本件発明１と審判甲第１号証記載の発明との相違点についての認定判断の誤り）
(1)　審決は、特許法２９条１項３号及び特許法２９条２項の該当性判断において本件発明１と審判甲第１号証記載の発明とを対比し、「本件発明１では、蓋が「補助蓋」であるのに対し、審判甲第１号証に記載された発明では、蓋が蛇篭の上面全体を覆う蓋である点で相違している。」と認定し、本件発明１が、審判甲第１号証に記載された発明でもないし、審判甲第１号証記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないと判断したが、誤りである。すなわち、本件発明１では、「補助蓋」を備えた構成となっているが、「補助蓋」の大きさが何ら限定されていない。そうすると、審決が「補助蓋」の大きさが限定されるとの前提に立って、本件発明１と審判甲第１号証記載の発明との相違点を上記のように認定、判断したのは、明らかに誤りである。(2)　審判甲第１号証には、回動自在のフランジを用いて、「壁が二重になるのを節約する」技術思想も、現場で蛇籠の中に岩石質等の材料を詰めるように使用されることも明確に開示されているし、フタ付き又はフタなし、底面付き又は底面なし又は単数又は複数の側壁が欠如し、かつフランジが備った又は備わっていない箱を形成することができるような形で調整される蛇籠、すなわち、「節約」も含む様々な需要に応じて、フタ、側面、底面、更にフランジを活用することが示されており、審判甲第１号証第５図に図示されたフランジｕ，ｔは、本件発明１の補助蓋と同一の機能を備え、同一の効果を奏する。両者の相違点は、補助蓋（フランジ）が、側網の上辺に取り付けられたものか、下辺に取り付けられたものかだけであり、この程度の相違であれば、当業者であれば極めて容易想到可能な範囲である。(3)　被告は、本件発明１では、回動自在の「補助蓋」を取り付けたことにより、施工後も状況に応じて布団篭内の中込材を補填したり、又は減らすことができるという特有の作用効果を奏するが、審判甲第１号証記載の発明からは、かかる効果を期待することができないと主張する。
しかし、積み重ねて施工された後は、補助蓋を開扉して下段に位置する布団篭内に充填された中込材を一部取り出そうとしたり、追加して充填しようとしても、上段に重ねられた布団篭の大きな圧力の抵抗によりできないし、補助蓋の直下の中込材の調整は可能であるが、ここには上段の布団篭の重量がかからないので本来沈下等が問題がない部分であるから、そこを調整する意味がない。そうすると、被告の主張する本件発明１の上記効果は何ら存在しない。
第４　審決取消事由に対する被告の反論


１　取消事由１（本件発明２と審判甲第１号証記載の発明との相違点についての認定判断の誤り）に対して
(1)　審判甲第１号証に記載された事項を理解する上では、全体の文脈の中で理解することが肝要であるが、いかに文脈を重視するといっても、単語の本来の意味と全く反対の意味を生み出すことはできない。フランジとは、管を他の部材に連結するための鍔、車輪の外周の突縁部、回転軸と軸とをボルトなどで結合するための鍔状の部材である。仏和理工学辞典（白水社）のunebride   の項には、「フランジ、クランプ、継輪」と記載され（甲第７号証）、いずれの意味においてもパタパタと回動しないものをいうから、審判甲第１号証記載のフランジが回動自在であるとみることはできない。
審判甲第１号証第６図には、中段の蛇籠Ｈは、蓋、底面、側壁を欠いて図示されているが、図示のとおりの構成であるとすれば、蛇籠としての機能を到底果たすことはできないから、説明のために蓋、底面、側壁が省略されたものと解される。そうすると、同図において、フランジが傾斜して多少開いた状態で図示されていることも、単にフランジが存在することを示すためであって、回動自在であることを示すものではない。
布団篭の工事では、実際上、布団篭の内部に詰める転石が大小混在し、形状もきれいな円形のものを準備できるとは限らないし、作業員もこの作業に熟練しているとは限らないので、工事が一応できあがっても、遠方から見ると転石の充填が、一部の篭では過剰であり他の一部では不足であるという現象が発生するから、工事の一応の終了後の微調整が必要となるのが現状である。
(2)　本件発明２は、本体と強固に一体化した「フランジ」ではなく、回動自在の「蓋」を取り付けて蓋を開閉することができるようにした構成により、布団篭内への中込材の充填に過不足がある場合や充填した中込材が長年のうちに締まって沈下した場合に、回動自在な補助蓋を開けて、中込材の追加や引出しを簡単にできるので、強固な布団篭とすることできるという特有の作用効果を奏する。したがって、本件発明２は、審判甲第１号証記載の発明ではないし、それから当業者が容易に発明し得たものでもない。
２　取消事由２（本件発明１と審判甲第１号証記載の発明との相違点についての認定判断の誤り）に対して
(1)　本件発明１では、上位の布団篭の底網と、下位の布団篭の側網の上辺に取り付けられた補助蓋とで、下位の布団篭の上面を覆うものであって、下位の布団篭の上面全体を覆うことは予定されていない。これに対し、審判甲第１号証記載の発明では、蓋が蛇籠の上面全体を覆うものであるから、本件発明１の補助蓋と審判甲第１号証記載の上面全体を覆う蓋とは、その予定される機能が全く異なるものである。
本件発明１では、回動自在の「補助蓋」を取り付けたことにより、施工後も状況に応じて布団篭内の中込材を補填したり、減らすことができるという特有の作用効果を奏するが、審判甲第１号証記載の発明からは、かかる効果を期待することができない。
したがって、本件発明１は、審判甲第１号証に記載された発明ではないし、審判甲第１号証記載の発明から当業者が容易に発明し得たものでもない。(2)　原告は、世界のすみずみまで文献を探し、９０年前の仏国の特許公報である審判甲第１号証を見付けて、本件発明１及び２の新規性・進歩性がないと主張するが、９０年前の外国文献を探す努力よりも、本件発明１及び２のような９０年振りの発明をした努力を認めることが、特許法の目的に適うものである。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（本件発明２と審判甲第１号証記載の発明との相違点についての認定判断の誤り）について
(1)　審判甲第１号証に記載された「蛇籠」が本件発明２における「布団篭」に相当し、本件発明２と審判甲第１号証記載の発明とは、「底網と複数の側網で構成する布団篭において、１枚の側網の下辺に補助蓋を取付けて構成する布団篭」である点で一致するとの点は審決が認定するところであり、これに反する特段の主張、立証はなく、審決が説示するところに照らし、当裁判所もこれを支持することができる。
そして、甲第３号証によれば、審判甲第１号証には、審決の理由の要点(3)－１で認定された各記載があることが認められ、これらの記載と審判甲第１号証の図５、図６（本判決３頁）が図示するところによれば、審判甲第１号証には、金網部品が折り畳まれて、蓋、底面、側面があったりなかったりする種々の形状の蛇籠が三層に積まれ、第１層（下層）に置かれた蛇籠のフタとして機能し、フランジを底面に備えた第２層（中層）の蛇籠と、第２層の蛇籠のフタとして機能し、フランジを底面に備えた第３層（上層）の蛇籠において、各フランジがフタとなる蛇籠の上面から幾分開いた状態で積まれている技術が開示されていると認められるところ、審決は、このフランジが回動自在となっていないと認定している。しかし、審判甲第１号証には、上記引用した審決認定のとおり、「調製され輪郭づけされた金網には同様に、折畳み線に沿って、折畳みがより容易に行えるようにヒンジ式継手が備わっていてよい。この場合、調製済みの金網は、唯一の部品ではなく互いに連結された複数の部品で形成されることになる。」との記載とともに、「図面の図１は、図２に表されているような箱形の蛇籠を形成するための金網部品を示す。金網部品の部分ｂ，ｃ，ｄ，ｅを単に持ち上げることによってこの蛇籠が容易に形成されることは明白である。」との記載がある。これらの記載及び審判甲第１号証の図１、図２（本判決３頁）が図示するところによれば、金網部品の部分ｂ，ｃ，ｄ，ｅの各部分は、金網部品の底面部分に対して、回動自在であることは明らかであり、そのためのヒンジ式継手も従来周知の機械要素であると認められる以上、蛇籠を形成する金網部品の一部を回動自在とすることは、この技術の分野における周知の技術に属するものであったと認められる。(2)　被告は、仏和理工学辞典（白水社）の記載を引用して、審判甲第１号証に記載されたunebride   の訳語の技術的意味によれば審判甲第１号証記載のフランジは回動自在ではないと主張する。
しかし、仮に、審判甲第１号証記載のフランジ（brides）が回動自在でないとし
ても、甲第３号証によれば、審判甲第１号証には、


平成一二年(ワ)第一〇八三五号　特許権変更登録手続等請求事件
口頭弁論終結の日　平成一二年一〇月二七日
判　　　　　　決
原　　　　　　　告　　　    イオンケミカル株式会社
右代表者代表取締役　　　    Ａ
右訴訟代理人弁護士　　　　田    中紘    三
同　　　　　　　　　　　　　田　中　みどり
同　　　　　　　　　　　　　田　中　みちよ
被　　　　　　告　　　　　ファミリーテレホン株式会社
右代表者代表取締役　　　    Ｂ
右訴訟代理人弁護士　　　    西尾    孝幸
同　　　　　　　　　　　　　岡　野　由　美
主　　　　　　文
一　被告は、原告に対し、別紙目録記載(一)の特許権について、移転登録手続をせよ。
二　原告は、被告に対し、別紙目録記載(二)及び同(三)の特許出願について、特許を受ける権利の移転請求権を有することを確認する。三　訴訟費用は、被告の負担とする。
事実及び理由
第一　請求
主文同旨
第二　事案の概要
一　争いのない事実等
１　当事者
(一)　原告は、汚泥、汚水疎水化剤の研究開発等を目的とするイオンケミカルインダストリー株式会社（以下「訴外会社」という。訴外会社の代表者は、原告代表者と同一人である。）において製造された汚泥・汚水焼却灰無害化処理剤、ダイオキシン無害化処理剤の販売を主な目的とする株式会社である。(二)　被告は、昭和六〇年八月一日、通信機器等の開発、販売等を目的として設立された株式会社である。なお、被告は、平成一二年二月二五日、廃棄物及び汚染土壌の公害防止処理事業等を会社の目的に追加した。
２　本件特許権等
(一)　原告は、訴外会社から、別紙目録記載(一)の特許権（以下「本件特許権」という。）を譲り受け、平成一一年七月一五日、その旨の登録をした。原告は、訴外会社から、別紙目録記載(二)（以下「本件特許出願(一)」という。）及び同(三)（以下「本件特許出願(二)」という。）の各特許出願について、特許を受ける権利（以下、これらの特許を受ける権利及び本件特許権を併せて「本件特許権等」という。）を譲り受け、平成一一年五月二〇日、特許庁長官にその旨の届出をした。
(二)　本件特許権について、平成一一年一一月五日、原告から被告に移転登録がされた。
本件特許出願(一)について、平成一二年一月一九日、特許庁長官に対し、原告から被告へ出願人の名義を変更する旨の届出がされた。本件特許出願(二)について、平成一一年一〇月二七日、特許庁長官に対し、原告から被告へ出願人の名義を変更する旨の届出がされた。
３　原告と被告との契約関係等
(一)　原告と被告は、平成一一年一〇月五日、次のような内容の覚書（以下「本件覚書」という。）を交わした。
(1)　原告が特許を有するダイオキシン類無害化除去に関する事業の開発について協力し、事業の円滑な推進について協調する。
(2)　本事業に関する協調体制を証するため、原告は、本件特許権等について、被告に専用実施権又はこれに準ずる権利を設定する。(3)　本事業に関する協調体制を証するため、原告は、本件特許権等について、いつでも名義の全部を変更できる書式を被告に託し、本事業の推進ができないときは、権利名義の全部について被告に変更する。
(二)　原告と被告は、平成一一年一〇月五日、次のような内容の金銭消費貸借契約（以下「本件消費貸借契約」という。）を締結した。(1)　被告は原告に対し、同日、五〇〇〇万円を貸し渡した。
(2)　返済期限　　平成一二年一〇月四日
利息　　　　年三パーセント
遅延損害金　年一〇パーセント
(3)　原告は、右債務の履行を担保するため、本件特許権等について、被告名義の専用実施権又はこれに準ずる権利を設定する。
(三)　原告と被告は、平成一一年一〇月一九日、次のような内容の金銭消費貸借契約書（以下「一〇月一九日契約書」という。）を作成するとともに、原告は被告に対し、本件特許権に関する単独申請承諾書と譲渡証書及び本件特許出願(一)及び(二)に関する譲渡証書を渡した。
(1)　被告は原告に対し、平成一一年一〇月五日、五〇〇〇万円を貸し渡した。
(2)　返済期限　　平成一一年一二月三一日
利息　　　　年三パーセント
遅延損害金　年一〇パーセント
(3)　原告は、右債務の履行を担保するため、本件特許権等について、被告に名義のすべてを変更し、被告名義の専用実施権又はこれに準ずる権利を設定する。
(4)　右債務につき、右返済期限までに返済された場合は、本件特許権等について、被告から原告に名義のすべてを変更する。ただし、右債務が返済期日までに履行されなかった場合は、担保とした特許に関する権利のすべてを原告から被告へ無償にて譲渡したこととし、原告は、債務に関する履行責任のみが継続することを認める。
(四)　右２(二)の移転登録及び届出は、右(三)の原告が被告に対して渡した書類によって行われた。


二　本件は、原告が被告に対し、本件消費貸借契約に当たって本件特許権等に譲渡担保権を設定したところ、原告は、債務を弁済したので、本件特許権等について返還請求権（受戻権）を有すると主張して、本件特許権の移転登録手続を求めると共に、本件特許出願(一)及び同(二)についての特許を受ける権利の移転請求権が原告にあることの確認を求める事案である。
三　本件の争点
１　原告が被告との間で本件特許権等について締結した契約（以下「本件契約」という。）の法的性質、被告に清算義務があるかどうか、原告に受戻権が存在
するかどうか
２　一〇月一九日契約書における前記第二の一３(三)(4)の約定は公序良俗に反
し無効かどうか
第三　争点に関する当事者の主張
一　争点１について
（原告の主張）
１　本件契約は、原告が被告から五〇〇〇万円を借り受けるに当たり、本件特許権等を被告に譲渡することによって、右五〇〇〇万円の担保とするという内容のものであるから、その法的性質は、帰属清算型譲渡担保権設定契約である。２　譲渡担保権者は、譲渡担保権の実行に際して清算義務を負うところ、被告は、清算義務を果たしていない。したがって、被告に本件特許権等が確定的に移転したとはいえない。
３　譲渡担保権設定契約においては、債務者が弁済すると譲渡担保が消滅し、その結果として設定者には返還請求権（受戻権）が発生するところ、受戻権は、弁済期が到来した後であっても行使することができる。
４　原告は、平成一二年六月三〇日、右五〇〇〇万円及びこれに対する利息を返済した。
５　したがって、被告は、原告に対し、本件特許権等について、返還請求権を有する。
（被告の主張）
１(一)　原告は、株式会社サンコーポレーション（以下「サンコーポレーション」という。）から、平成一一年五月末日を返済期限として五〇〇〇万円を借り受けた。しかし、原告は弁済できなかったため、サンコーポレーションに対し、株式会社ジーエムビーインターナショナルから預かった手形（同年一〇月二〇日満期）を預けるとともに、本件特許権に専用実施権を設定し、右返済期日は同年一〇月五日に変更された。
(二)　原告は、被告との間で、平成一一年一〇月五日に、本件覚書を交わし、本件消費貸借契約を締結した。原告は、被告から借り受けた五〇〇〇万円によって、サンコーポレーションに対する債務を返済して、右手形を取り戻し、右専用実施権設定契約は解除された。
ところが、その後、原告代表者が、被告との共同事業を一方的に断ってきたことから、同年一〇月一九日、前記第二の一３(三)のような内容の契約書（一〇月一九日契約書）を作成した。被告としては、原告が本件特許権等を無償で譲渡することを承諾したことによって、すべてを決着することとしたものである。(三)　以上の経過により、被告は、本件特許権等について、平成一二年一〇月一九日の右契約における合意に基づき、原告から融資の対価として取得したのであるから、本件契約は、停止条件付代物弁済契約であって、清算義務を伴わないものと解するのが相当である。
２(一)　仮に、本件契約が譲渡担保権設定契約であったとしても、本件特許権等の移転は、期限までに返済したことを解除条件とするものであって、原告は、被告に対し、清算を要しない旨の合意をしたものと解することができる。本件特許の評価は、それ自体困難であり、債権額よりも高く評価できないものであるから、右のように解することが、当事者の意思にかなうというべきである。(二)　また、本件特許権等は、実施の実績がなく、その評価は、無価値に等しいのであるから、清算は不要である。
３(一)　本件においては、特許権の評価が困難であるという事情があり、かつ残債務が残るという合意をしながら、被告は残債務の請求をしていないのであるから、被告は、原告に対して、目的物の適正評価額が債務の額を上回らない旨の通知をしたのと同様に解することができる。したがって、原告は、受戻権を有しない。(二)　被告は、既に第三者と契約をして、本件特許権を実施しているから、原告は、受戻権を有しない。
(三)　原告は、被告に対して、共同事業をもちかけておきながら、それを一方的に断わるなど不誠実な対応に終始している。それにもかかわらず、原告に受戻権があると解するのは不当である。
二　争点２について
（原告の主張）
一〇月一九日契約書は、被告が原告代表者を被告会社に呼びつけ、被告社員が原告代表者を取り囲み、心理的に圧迫した状態で捺印させたものである。このような契約書作成の経緯及び第二の一３(三)(4)の約定の内容からして、同約定は、公序良俗に反し無効である。
（被告の主張）
一〇月一九日契約書は、原告代表者が、被告会社に来社し、契約内容について、十分に確認した上で捺印したものであって、被告に対して、譲渡証書及び単独申請承諾書を渡している。そして、第二の一３(三)(4)の約定の内容は、暴利行為ではない。したがって、右約定は、公序良俗に反するものでもない。
第四　当裁判所の判断
一　争点１について
１　本件契約の法的性質について


前記第二の一の争いがない事実によると、一〇月一九日契約書には、原告は、債務の履行を担保するため、本件特許権等について、被告に名義のすべてを変更する旨、債務が返済期限までに返済された場合は、本件特許権等について、被告から原告に名義のすべてを変更するが、債務が返済期日までに履行されなかった場合は、担保とした特許に関する権利のすべてを原告から被告へ無償にて譲渡したこととする旨の条項が存することが認められ、この事実に弁論の全趣旨（被告は、答弁書及び平成一二年七月一四日付けの準備書面において、本件特許権等は、貸付金の担保とした旨主張していたこと等）を総合すると、本件契約は、原告が被告から五〇〇〇万円を借り受けるに当たり、その担保として、原告が有する本件特許権等を被告に移転する旨の帰属清算型譲渡担保権設定契約であると解するのが相当であって、停止条件付代物弁済契約であるとは認められない。なお、前記第二の一の争いがない事実３(三)(4)認定に係る一〇月一九日契約書の文言を文字どおり読むと、本件契約は、返済期日に債務が履行されないときは、原告は、被告に対して、本件特許権等を無償で譲渡し、原告の債務は全額について存続するとの内容であるということになる。しかし、当事者双方ともそのような主張をしていない。また、そうであれば、原告から被告に対する本件特許権等の譲渡は、対価性のない行為ということになるが、原告が被告に対してそのような対価性のない行為をすべき実質的な関係は何ら認められないから、右のような内容であると解することは著しく不合理である。したがって、本件契約の法的性質は、右のとおり帰属清算型譲渡担保権設定契約であると解するのが、当事者の意思に沿った合理的な解釈というべきである。
２　清算義務の存否について
右１で述べたとおり、本件契約は、本件特許権等を目的物とする譲渡担保権設定契約であるから、譲渡担保権の実行に当たっては、原則として、譲渡担保権者である被告は、譲渡担保権設定者である原告に対して、清算義務を負うというべきである。
被告は、本件特許の評価は、それ自体困難であり、債権額よりも高く評価できないものであるから、清算を要しないと解することが、当事者の意思にかなうと主張するが、本件特許権等を評価することが不可能であるとは解されず、また、前記第二の一の争いがない事実によると、原告と被告は、原告出願に係る本件特許権等に関する事業について、提携して事業を進める旨約して、本件消費貸借契約を締結し、本件特許権等を五〇〇〇万円の債権の担保としたことが認められ、この事実に弁論の全趣旨（被告は、自分で本件特許権を実施していると主張していること等）をも総合すると、本件特許権等が無価値であるとか、評価額が明らかに債権額よりも低いとは認められない。したがって、右の被告主張の事実は認められないから、これらの事実を根拠として清算を要しないと解することはできない。また、被告は、本件特許権等は、実施の実績がなく、その評価は、無価値に等しいのであるから、清算は不要であるとも主張するが、右のとおり、本件特許権等が無価値であるとは認められないから、被告のこの主張も採用できない。そして、その他に、本件において、清算義務が生じないというべき事情を認めるに足りる証拠はない。
３　受戻権の存否について
(一)　帰属清算型の譲渡担保においては、債務者が債務の履行を遅滞し、債権者が債務者に対し目的物を確定的に自己の所有に帰せしめる旨の意思表示をしても、債権者が債務者に対して清算金の支払若しくはその提供又は目的物の適正評価額が債務を上回らない旨の通知をしない限り、債務者は受戻権を有し、債務の全額を返済して譲渡担保権を消滅させることができると解するのが相当である（最高裁判所昭和六二年二月一二日第一小法廷判決・民集四一巻一号六七頁参照）。そして、清算金の支払若しくはその提供又は目的物の適正評価額が債務を上回らない旨の通知は、清算金の算定根拠と評価費用等の債務者の負担すべき費用の額とを具体的に示してしなければならないというべきである。
しかるところ、証拠（乙一）によると、被告は、平成一二年一月一二日、原告に対し、「平成十一年十月五日付にて、ファミリーテレホン株式会社とイオンケミカル株式会社及び村上範武との間で締結した金銭消費貸借契約書に基づき、貸付金の返済期日が過ぎましたので、特許につきましては、当社に確定的に帰属することになりましたことを通知致します。」と記載した書面（以下「本件通知書面」という。）を送付したことが認められるが、この通知によって、被告が、原告に対して、清算金の支払若しくはその提供又は目的物の適正評価額が債務を上回らない旨の通知をしたとは認められず、その他、この事実を認めるに足りる証拠はない。したがって、原告は受戻権を有し、債務の全額を返済して譲渡担保権を消滅させることができる。
(二)　被告は、本件においては、特許権の評価が困難であるという事情があり、かつ残債務が残るという合意をしながら、被告は残債務の請求をしていないのであるから、被告は、原告に対して、目的物の適正評価額が債務の額を上回らない旨の通知をしたのと同様に解することができると主張するが、右２で述べたとおり、評価が不可能であるとは認められず、また、被告が残債務の請求をしていないからといって、清算金の支払若しくはその提供又は目的物の適正評価額が債務を上回らない旨の通知をしたといえないことは明らかであるから、被告の右主張は採用できない。
また、被告は、既に第三者と契約をして、本件特許権を実施しているから、原告は、受戻権を有しないと主張するが、そうであるからといって、原告が受戻権を失ったと解することはできない。
さらに、被告は、原告が被告に対して、共同事業をもちかけておきながら、それを一方的に断わるなど不誠実な対応に終始しているにもかかわらず、原告に受戻権があると解するのは不当であると主張するが、被告が主張する右事情は、原告の受戻権が消滅する事情ということはできない。
４　受戻権の行使について
(一)　証拠（甲一一、一二、一六、乙一、乙八の一、二、乙一三）と弁論の全趣旨によると、次の事実が認められる。
(1)　被告は、平成一一年一二月二七日　原告に対し、金利の計算関係及び振込口座を記載した書面をファックス送信した。
(2)　原告代理人Ｃ弁護士は、平成一一年一二月二九日、被告に対し、五〇〇〇万円に対する同日までの利息である三五万三四二四円を振込送金した。これに対し、被告の常務取締役Ｄは、同日、Ｃ弁護士に対し、平成一一年一二月三一日までに元利金の入金が確認できない限り、権利を履行する旨の書面をファックス送信した。


平成１２年（行ケ）第３９６号　審決取消請求事件
平成１３年１２月１８日口頭弁論終結
判　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　　株式会社シマノ
訴訟代理人弁護士　　　　清　永　利　亮
訴訟代理人弁理士　　　　小　林　茂　雄
同　　　　　　　　　　　平　井　真以子
被　　　　　　告　　　　ダイワ精工株式会社
訴訟代理人弁護士　　　　勝　田　裕　子
訴訟代理人弁理士　　　　鈴　江　武　彦
同　　　　　　　　　　　中　村　　　誠
主　　　　　　　文
１　特許庁が無効２０００－３５１３３号事件について平成１２年８月２８日にした審決を取り消す。
２　訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
主文と同旨
２　被告
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
被告は，考案の名称を「中通し釣竿」とする登録第２５３８３５８号の登録実用新案（平成３年２月４日に出願された実願平３－３５８１号について平成８年１月１９日になされた分割出願（以下「本件分割出願」という。）に基づき，平成９年３月７日に設定登録された。以下「本件登録実用新案」といい，その考案そのものを「本件考案」という。）の実用新案権者である。特許庁は，本件登録実用新案の登録につき，異議の申立てを受け，これを平成９年異議第７５９３３号事件として受理した。被告は，この審理の過程で，取消理由通知を受け，その指定期間内に，本件登録実用新案に係る願書に添付された明細書について訂正請求をし，次いで，この訂正請求に対し訂正拒絶理由の通知を受けて，その指定期間内に手続補正をした。特許庁は，上記事件につき，「訂正を認める。実用新案登録第２５３８３５８号の請求項１ないし２に係る実用新案登録を維持する。」との異議決定をした（以下，上記訂正を「本件訂正」という。）。原告は，平成１２年３月１４日，本件登録実用新案の請求項１及び２に関し，その登録を無効にすることについて審判を請求し，特許庁は，この請求を無効２０００－３５１３３号事件として審理した結果，平成１２年８月２８日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本を同年９月２０日に原告に送達した。
２　実用新案登録請求の範囲（本件訂正による訂正後のもの）（別紙図面参照）【請求項１】繊維強化複合材料によって形成された竿管の概ね軸長方向に沿った竿管表面に，釣糸を外部から内部に導入する，前記軸長方向に長い長孔を設け，該長孔の孔周辺部に厚肉部を一体に形成すると共に，該長孔近傍の竿管表面よりも高い位置にあり，リールから引出された釣糸を案内挿通させてから低い位置の前記長孔の中を経由して竿管に導入する環状ガイドリングが，前記厚肉化された領域に取付けられた部材を介して支持されていることを特徴とする中通し釣竿。【請求項２】前記長孔の縁部の強化繊維に織布を具備してなる請求項１記載の中通し釣竿。
３　審決の理由
別紙審決書の写しのとおり，①本件訂正は，請求の範囲の減縮，及び，不明りょうな記載の釈明に相当する，②本件分割出願は，適法であり，その出願日は，平成３年２月４日に遡及する，③本件考案は，実願昭６３－７４４０３号（実開平１－１７８３７３号）のマイクロフィルム（以下「引用例１」という。），特開平２－２０２３３号公報（以下「引用例２」という。），実願昭５５－１５５７０４号（実開昭５７－７６４７４号）のマイクロフィルム（以下「甲第６号証刊行物」という。），実公昭６３－３４５２５号公報（以下「甲第７号証刊行物」という。），特開昭５６－１２７０３２号公報（以下「甲第８号証刊行物」という。）のそれぞれに記載された発明ないし考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとはいえない，と認定判断して，原告主張の無効理由をすべて排斥した。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
審決の理由「【１】手続の経緯」，「【２】本件考案」，「【３】請求人の主張」は認める。同「【４】当審の判断」の「(1)無効理由１について」は，３頁２７，２８行の「（１－１）「長孔」は・・・記載されており，」，３頁末行ないし４頁１行の「登録明細書の・・・の記載があること」との部分を認め，その余は，争う。同「(2)無効理由２について」は，すべて争う。同「(3)無効理由３について」は，４頁２６行ないし２８行の「請求人が・・・記載されている。」のうち（すなわち・・・を除く。）との括弧書き部分を除いた部分，及び，４頁３３行ないし５頁３行の「請求人は・・・主張している。」との部分は認め，その余はすべて争う。「(4)むすび」は，争う。


審決は，本件訂正が，新規事項の追加にも，実質上の実用新案登録請求の範囲の変更にも当たらない，と誤って判断し（取消事由１，２），本件考案が，実用新案法５条４項，５項の規定に違反し，出願の際独立して実用新案登録を受けることができないものであるのに，できるものであると誤って判断し，また，本件分割出願は，出願に係る本件考案が，原出願の明細書又は図面に記載されていないものであることから，不適法となって，出願日の遡及が認められないのに，誤ってこれを認め，その結果，本件訂正に係る本件考案は，出願の際独立して実用新案登録を受けることができないものであるのに，できるものであると誤って判断して，本件訂正を認め（取消事由３，４），仮に，本件訂正が適法であるとしても，本件考案は引用例１，２及び甲第６号証刊行物ないし甲第８号証刊行物からきわめて容易に考案することができたものであるにもかかわらず，そうではないと誤って判断したものであって（取消事由５），これらの誤りが，それぞれ結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，違法として取り消されるべきである。１　取消事由１（新規事項の追加についての判断の誤り）審決は，「一般に孔は釣糸を自在に導入させるべく大きな領域を確保することが好ましいが，竿管に対して大きな円形の孔や竿管の幅方向に長い長孔を設ければ，その部位の強度が大きく低下することになるが，軸長方向に長い長孔を設けて大きさを確保すれば強度の低下が防止される。」との記載を追加する訂正につき，訂正により記載されるに至った事項（以下「訂正事項１」という。）は，当業者において自明な事項であると認定した上で，「請求の範囲の減縮，及び，不明瞭な記載の釈明に相当するものである。」（審決書３頁３４行～３５行）と判断した。しかし，訂正事項１は，願書に添付した明細書又は図面に記載されていない新規事項であり，平成６年法律第１１６号附則９条２項により準用され，特許法１２０条の４第３項により更に準用される特許法１２６条２項の要件を満たしていないものである。すなわち，本件訂正前の願書添付の明細書（以下「登録明細書」という。）又は願書添付の図面（以下「登録図面」という。登録明細書と登録図面をまとめて呼ぶときは，「登録明細書・図面」という。甲第９号証参照）には，「該竿管の軸長方向に長い細巾長孔３５が形成されており，・・・この孔３５の存在は竿管１３の強度を著しく低下させるため，・・・」（段落【０００８】）と記載されており，長孔自体の記載は認められるものの，そのいずれにも，「・・・軸長方向に長い長孔を設けて大きさを確保すれば強度の低下が防止される。」ことについては何らの記載もなされていないばかりか，そこでは，むしろ逆に，上記のとおり，長孔３５を形成することにより強度を著しく低下させることが強調されているのである。
審決は，訂正事項１に係る訂正の許否につき，上述のとおり，それは当業者において自明な事項にすぎないとは判断したものの，それ以上には判断しないままに訂正を認めている。しかし，平成５年改正法により，新規事項の追加，すなわち，願書に添付した明細書又は図面に記載された事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項以外の追加は禁止されたのであり，しかも，たとい，自明な事項であっても，新規事項に該当する場合もあるのである（東京高判平成１２年３月２９日・平成１０年（行ケ）第４０７号参照）。審決は，この点についての判断を遺脱している。仮に，判断しているとすれば，その判断自体が誤りである。２　取消事由２（実用新案登録請求の範囲の実質上の変更についての判断の誤り）
審決は，請求項１に「該長孔近傍の竿管表面よりも高い位置にあり，リールから引出された釣糸を案内挿通させてから低い位置の前記長孔の中を経由して竿管に導入する環状ガイドリングが，前記厚肉化された領域に取付けられた部材を介して支持されていること」を追加する訂正（以下，この訂正に係る事項を「訂正事項２」という。），及び，その効果として「リールからの釣糸を案内挿通させてからより低い位置の長孔の中を経由して竿管に導入する環状ガイドリングが，前記厚肉化された領域に取付けられた部材を介して支持されているため，リールから引出された釣糸を環状ガイドリングに挿通させてから長孔の中を経由して竿管に導入させて釣りを行う場合，釣糸を介して作用する環状ガイドリングへの負荷はより低い位置の厚肉部領域に伝達されるが，ここが厚肉であるために釣糸導入部領域の強度が向上しており，強い。」を追加する訂正（以下，上記訂正に係る事項を「訂正事項３」という。）が，「請求の範囲の減縮，及び，不明瞭な記載の釈明に相当するものである。」（審決書４頁１４行～１５行）と判断した。しかし，訂正事項２及び同３は，いずれも実質上実用新案登録請求の範囲を変更するものであって，平成６年法律第１１６号附則９条２項により準用され，特許法１２０条の４第３項により更に準用される特許法１２６条３項の要件を満たしていないものである。(1)　訂正事項２及び同３は，登録明細書・図面における「孔周辺部を厚肉に一体に形成したこと」による「釣糸導入用の孔を設けた中通し釣竿の強度を向上させる」構成との関連性がなく，単に登録明細書・図面における「孔周辺部を厚肉に一体化形成した釣竿」に適用することが可能な，異質の効果を有する構成を追加するものであって，明らかに願書に添付した明細書又は図面における実用新案登録請求の範囲を実質上変更するものである。
審決は，訂正事項２及び同３が自明な事項であるとして，それだけを根拠に，上記判断をした。しかし，訂正事項は，たとい，自明な事項であり，かつ，請求の範囲の減縮又は不明瞭な記載の釈明に相当するものであったとしても，実質上特許請求の範囲を変更するものであってはならない，とするのが，特許法１２６条３項の規定の趣旨である。審決は，この点についての判断を遺脱している。仮に，判断しているとすれば，その判断自体が誤りである。


(2)　被告は，訂正事項２は，登録明細書の請求項１に「釣糸を外部から内部に導入する穴」，「中通し釣竿」の記載があることから，中通し釣竿に設けられた釣糸の導入部を更に具現化し，導入部の構成の一部である環状ガイドリングの位置を限定し，中通し釣竿における釣糸の経路を具体化したものであり，登録明細書の段落【００１２】～【００１４】及び【図１】に記載されている。」と主張する。しかし，被告が摘示した段落【００１２】～【００１４】も訂正事項２を記載したものではない。そこにおいても，釣糸を導入するのは「ほぼ直線状の管状ガイド４７」であるものとされているのであって，環状ガイドリングが釣糸を低い位置の長孔の中を経由して竿管に導入するとの構成は記載されていないのである。また，被告の提出した実公昭５６－３２０４５号公報（乙第１号証）には，固定環の取付脚を強化することが記載されているものの，それは登録明細書の記載とは無関係である。
３　取消事由３（明細書の記載要件についての判断の誤りに基づく独立実用新案登録要件の判断の誤り）
訂正事項２の「該長孔近傍の竿管表面よりも高い位置にあり，リールから引出された釣糸を案内挿通させてから低い位置の前記長孔の中を経由して竿管に導入する環状ガイドリング」は，訂正明細書の実施例には記載されておらず意味不明りょうであり，実用新案法５条４項及び５項の要件を満たさないものである。しかし，審決は，訂正事項２は，「登録明細書の【００１２】～【００１４】及び図面１に記載されている」（審決書４頁１７行～２０行）と認定した。審決は，具体的に訂正明細書のどの部分の記載が上記構成を記載したものであるか明らかにしていない。したがって，審決は，この点についての判断を遺脱するものである。また，訂正明細書における考案の詳細な説明においては，「リールから引出された釣糸を案内挿通させてから低い位置の前記長孔の中を経由して竿管に導入する」のは，外枠筒の後端部４３から細巾長孔３５に向けて傾斜して形成されるガイド孔４５に，挿通固定させたほぼ直線状の管状ガイド４７であって，環状ガイドリング５７は釣糸の摺動抵抗を低減するために設けられているものにすぎないのであるから，環状ガイドリングが「釣糸を案内挿通させてから低い位置の前記長孔の中を経由して竿管に導入する」との請求項１の記載は，考案の詳細な説明の記載と矛盾しており，実用新案法５条４項及び５項に規定する要件を満たしていないのである。審決の上記判断は，いずれにしても誤りである。
したがって，本件考案は，実用新案法５条４項及び５項に違反するものであり，その出願の際独立して実用新案登録を受けることができないものである。４　取消事由４（分割出願要件についての判断の誤りに基づく独立実用新案登録要件の判断の誤り）
審決は，訂正事項２の構成が「原出願の明細書の【００１５】～【００１７】及び【図１】にも記載されている。」（審決書４頁２１行～２２行）と認定し，「本件は適法に分割して出願したものであり」（審決書４頁２３行）と判断した。しかし，上記(1)で述べたと同様の理由により，同構成は，実願平３－３５８１号の願書に最初に添付した明細書（以下「原出願明細書」という。）又は図面（以下，原出願明細書と添付の図面をあわせたものを「原出願明細書・図面」という。）に記載されたものではなく，また，それらから自明の事項でもない。審決の上記認定判断は，具体的に原出願明細書のどの部分の記載が上記構成を記載したものであるか明らかにしていないので，審決の影響を及ぼすべき重要な事項について認定判断を遺脱するものであり，仮に遺脱するものではないとしても，そのときは，その認定判断が誤りである。
以上によれば，本件分割出願による出願日の遡及は認められないので，本件考案の法律上の出願日も，現実に本件分割出願がなされた平成８年１月１９日ということになる。これを前提にすると，本件考案が，原出願の公開公報である実開平４－１００３７７に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものであって，実用新案法３条２項によりその出願の際独立して実用新案登録を受けることができないものであることは，明らかである。５　取消事由５（進歩性の判断の誤りに基づく独立実用新案登録要件の判断の誤り）
(1)　審決は，原告が本件考案の進歩性を否定する根拠として提示した証拠につき，「これら甲号各証には，本件考案の「（竿管に形成した）長孔の孔周辺部に厚肉部を一体に形成する」こと，及び「環状ガイドリング」を支持する部材が「厚肉化された領域に取付けられた」ことについて何等記載されていないし，示唆もない。」（審決書４頁２９行～３２行）と認定したが，この認定は誤りである。すなわち，「（竿管に形成した）長孔の孔周辺部に厚肉部を一体に形成する」点については，釣竿に形成した長孔の孔周辺部を厚肉部とすることが引用例１に記載されており，釣竿の釣糸導入用孔の周辺部を肉厚に一体に形成する点は，引用例２及び甲第６号証刊行物に明確に記載されている。被告は，引用例１記載の考案では，孔周辺部の前後部領域が厚肉部に形成されていないと主張するが，同考案でも，長孔の両側部分を主として，長孔の前後部分以外はすべて肉厚となっており，技術的思想としては，長孔の周辺部を肉厚にして補強する技術が記載されているのである。
審決は，甲第５号証について，「このような熱硬化手段を採用すると，「補強用プリプレグシート１０」を捲回した部分は，補強繊維の密度は他の部分より高くなるが，厚肉部とはならないのが一般的であり，本件考案の「厚肉部」が記載されているとはいえず，また，「厚肉部」を示唆するものでもない。」（審決書５頁３行～７行）と認定している。しかし，プリプレグシートの積層数が異なれば，出来上がった釣竿の肉厚が異なることは特開昭６０－２１２３３４号公報（甲第１０号証），特公昭５７－２６０８７号公報（甲第１１号証），特公昭６２－２７７７０号公報（甲第１２号証）にみられるように周知であるから，審決の上記認定は誤りである。
(2)　「環状ガイドリング」を支持する部材が「厚肉化された領域に取付けられた」ことについては，引用例１における「ラインガイド５９」が，本件考案の「環状ガイドリング」に対応しており，引用例１における「中通し部材４１」が本件考案の「厚肉化された領域に取付けられた部材」に相当しているので，引用例１に記載されている，ということができるのである。


たとい，本件考案でいうところの「環状ガイドリング」を訂正明細書・図面の図１に示されているようなものに限定したとしても，竿管のおおむね軸長方向に沿った竿管表面に釣糸を外部から内部に導入する導入孔を設け，その導入孔に，その種の「環状ガイドリング」を設けることも，甲第７号証刊行物，甲第８号証刊行物に記載されているように周知技術であり，その点は，当業者が適宜採用できる設計的事項にすぎない。
(3)　したがって，審決の「本願考案は，上記各刊行物記載の技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとはいえない。」（審決書５頁１０行～１１行）との判断は誤りである。
第４　被告の反論の要点
１　取消事由１（新規事項の追加についての判断の誤り）について(1)　登録明細書の請求項１の考案の技術課題は，釣糸導入用の孔を設けた中通し釣竿の強度を向上させることにあり，同明細書の段落【０００８】には「竿管１３には，該竿管の軸長方向に長い細巾長孔３５が形成され」と記載され，その他の多数個所に長孔３５が記載されている。したがって，請求項１の「孔」を「長孔」と限定することは新規事項の追加ではない。
登録明細書には「竿管１３には，該竿管の軸長方向に長い細巾長孔３５が形成されており，この孔３５には，外枠筒３７に保持された管状ガイド４７が傾斜状に挿入されている。この孔３５の存在は竿管１３の強度を著しく低下させる」(段落【０００８】)との記載，及び，「このようにすることにより，細巾長孔３５の巾を小さくすることができ，竿管１３の強度低下を防止できる。」（段落【００１３】）との記載があり，巾の狭い長孔は，巾が広い大きな円形の孔や竿管の巾方向に長い長孔に比べて強度低下の防止に有利であること，すなわち，長孔は，本件考案の強度低下の防止という技術的課題を解決するに好適な構成であることは，当業者であれば，これらの記載から当然に理解できるところである。そもそも，長孔が巾が広い大きな円形の孔や竿管の巾方向に長い長孔に比べて強度低下の防止に有利であること及び巾の寸法が強度に大きな影響を及ぼすことは，登録明細書の記載と離れて，それ自体技術常識でもあるのである。
(2)　原告は，審決は，訂正事項１は当業者において自明な事項にすぎないとしか判断していない，たとい，自明な事項であっても，新規事項である場合があることは，一般に知られていることである（東京高判平成１２年３月２９日）から，審決は判断遺脱の誤りを犯している，と主張する。しかし，訂正事項１は自明な事項であって，これに係る訂正が新規事項の追加に該当しないことは明らかである。審決は，訂正は明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならないとする特許法１２６条２項の規定に対する正しい判断を，実質的に行なっているのである。なお，上記判決には，自明な事項であっても新規事項である場合があることを明確に述べた記載個所は見当たらない。
２　取消事由２（実用新案登録請求の範囲の実質上の変更についての判断の誤り）について
(1)　訂正事項２の｢該長孔近傍の竿管表面よりも高い位置にあり，リールから引出された釣糸を案内挿通させてから低い位置の前記長孔の中を経由して竿管に導入する環状ガイドリングが，前記厚肉化された領域に取付けられた部材を介して支持されていること｣は，審決認定のとおり，登録明細書の請求項１に「釣糸を外部から内部に導入する穴」，｢中通し釣竿｣の記載があることから，中通し釣竿に設けられた釣糸の導入部を更に具現化し，導入部の構成の一部である環状ガイドリングの位置を限定し，中通し釣竿における釣糸の経路を具体化したものであり，もともと，登録明細書の段落【００１２】～【００１４】及び【図１】に記載されているところである。したがって，この訂正は，実質上実用新案登録請求の範囲の変更に相当するものには該当しない。
原告は，釣糸を長孔を経由して竿管に導入するのは直線状の管状ガイド４７である旨主張する。しかし，環状ガイドリング５７が，リールから引き出された釣糸を案内挿通するものであり，低い位置にある長孔３５を経由して釣糸を竿管に導入するものであることは明らかであるから，原告の主張は，恣意的であるといわざるを得ない。
(2)　訂正事項３は，本件考案の中通し釣竿構造（高い位置にある環状ガイドリング）が，本件考案の技術課題（釣糸導入用の孔を設けた中通し釣竿の強度を向上させる）を解決する上で必要な構造であることを示したものである。すなわち，登録明細書の請求項１の考案の技術課題は，「竿管の強度低下を補強すること」である。そして，訂正事項２の構成から，環状ガイドリングには釣糸を介して大きな負荷がかかることは自明であり，このことは，登録明細書の｢凹部５５には，例えば，炭化珪素，ジルコニア，アルミナ等の耐摩耗性材料からなる環状ガイドリング５７が挿入固定されている。｣（段落【００１２】）との，材料を耐摩耗性のものに特定した記載からも容易に理解できる。また，リールから繰り出された釣糸は，環状ガイドリングで案内されるため，釣糸の張力等による負荷がこの環状ガイドリングを介し，環状ガイドリングが取り付けられている部材に作用し，さらに，部材が取り付けられている竿管に伝達されることは，乙第１号証に記載されているように技術常識である。
したがって，訂正事項３は，新たな作用効果を追加したものではなく，「釣糸導入孔を設けた中通し釣竿の強度を向上させる」という訂正前からの一貫した技術課題を解決することを述べたものである。
(3)　以上のように，｢環状ガイドリング｣に関する訂正は，登録時の請求項１に記載された考案の技術課題を解決するための構成の限定，具現化であり，実質上実用新案登録請求の範囲を変更するもの，には該当しない。３　取消事由３（明細書の記載要件についての判断の誤りに基づく独立実用新案登録要件の判断の誤り）について
原告は，訂正明細書の請求項１記載の訂正事項２に係る構成は，実施例には記載されておらず，意味不明瞭であり，実用新案法５条４項及び５項の要件を満たしておらず，その出願の際に独立して実用新案登録を受けることができないものである，と主張する。
しかし，訂正事項２に係る「該長孔近傍の竿管表面よりも高い位置にあり，リールから引出された釣糸を案内挿通させてから低い位置の前記長孔の中を経由して竿管に導入する環状ガイドリングが，前記厚肉化された領域に取付けられた部材を介して支持されていること」との構成が，登録明細書の実施例に示されていることは，２で述べたとおりであり，その意味も明りょうである。したがって，原告の主張は根拠がない。
４　取消事由４（分割出願要件についての判断の誤りに基づく独立実用新案登録要件の判断の誤り）について


原告は，訂正事項２は，原出願明細書等に記載されたものではなく，また，それらから自明の事項でもないから，本件の分割出願による出願日の遡及は認められず，したがって，本件考案の法律上の出願日は，平成８年１月１９日となる旨主張する。しかし，訂正事項２は，原出願明細書の段落【００１５】ないし【００１７】及び【図１】に記載されているので，本件分割出願は分割要件を満たすものである。なお，原告は，釣糸を長孔を経由して竿管に導入するのは，環状ガイドリング５７ではなくて管状ガイド４７である旨主張するが，環状ガイドリング５７が，リールから引き出された釣糸を案内挿通するものであり，低い位置にある長孔３５を経由して釣糸を竿管に導入するものであることは明らかである。原告の主張は，恣意的であるといわざるを得ない。
５　取消事由５（進歩性の判断の誤りに基づく独立実用新案登録要件の判断の誤り）について
(1)　原告は，引用例１記載の考案の「中通し部材４１」が本件考案の「厚肉化された領域に取付けられた部材」に相当していると主張するが，引用例１記載の考案においては，孔周辺部の前後部領域（図１では符合５１，５３が付してある領域）が厚肉部に形成されていないから，引用例１記載の考案の「中通し部材４１」は本件考案の「厚肉化された領域に取付けられた部材」に相当するものではない。原告は，釣竿の釣糸導入用孔の周辺部を肉厚に一体に形成する点は引用例２及び甲第６号証刊行物に記載されていると主張する。しかし，引用例２では，釣糸挿通孔６の周辺部に相当する個所は，凸部形成型８と凸部当て型１１とで挟圧された領域となり，凸部形成型８により形成された突出部に薄い補強用のプリプレグシート１０を１プライ巻回し，熱硬化処理（加圧加熱成形）しても，プリプレグに含浸させている合成樹脂は所定の加熱により流動化する（樹脂フロー）とともに，流動化した合成樹脂はその位置に留まらず他の円筒部へ流れ出てしまうから，成形された竿管のこの部位が厚肉化されるということにはならない。引用例２についての原告の主張は失当である。
突出部がある場合，孔周辺部には樹脂フローが生じてここが厚肉にならないことは，実願昭６０－１２２３４４号（実開昭６２－３０５６９）のマイクロフイルム（乙第３号証），実願昭６３－１５６４３４号（実開平２－７８０６６）のマイクロフィルム（乙第４号証），特開平２－３０３８１６号公報（乙第５号証）にみられるように，当業者の技術常識である。
甲第６号証刊行物には，周辺部を厚肉にすることが断面図面に示されているだけであり，長孔，環状ガイドリングなど本件考案の他の重要な構成要素については全く開示がなく，しかも，厚肉にする意義等については一切記載がない。以上のように，引用例１記載の考案の中通し釣竿は，孔周辺部の前後部領域が厚肉部に形成されていない構成であり，また，引用例２には，厚肉化する技術は開示されていないから，これらを組合わせたとしても，本件考案には至らず，したがって，本件考案を，当業者がこれらを組み合わせることによりきわめて容易に想到することができたものとすることはできない。
(2)　引用例１記載の考案における「ラインガイド５９」は，引用例１の図１からわかるように，管状又はチューブ状であり，「環状」ではない。すなわち，引用例１記載の考案には環状の部材はないので，そこに，本件考案の「環状ガイドリング」に対応している部材はない。
甲第７号証刊行物，甲第８号証刊行物のものは，いずれも単に孔周辺部に設けられており，本件考案におけるように高い位置にある環状ガイドリングではないので，高い位置にある環状ガイドリングへの負荷が低い位置の長孔周辺部に伝達されるというメカニズムを生じるものではない。
(3)　以上のとおりであるから，審決の認定に原告主張の誤りはなく，「本願考案は，上記各刊行物記載の技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとはいえない。」（審決書５頁１０行～１１行）との審決の判断にも誤りはない。
第５　当裁判所の判断
１　本件訂正の概要
証拠（甲２，甲９）によれば，本件訂正は，次の(1)の登録明細書の【実用新案登録請求の範囲】の請求項１，２を，(2)のとおりに訂正し，かつ，登録明細書の【考案の詳細な説明】を(3)のとおりに訂正したものであり，アンダーラインを付した部分がその訂正部分である。
(1)　登録時の実用新案登録請求の範囲
【請求項１】繊維強化複合材料によって形成された竿管に釣糸を外部から内部に導入する孔を設け，該孔の孔周辺部を厚肉に一体化形成したことを特徴とする中通し釣竿。
【請求項２】前記孔の縁部の強化繊維に織布を具備してなる請求項１記載の中通し釣竿。
(2)　本件訂正による実用新案登録請求の範囲
【請求項１】繊維強化複合材料によって形成された竿管の概ね軸長方向に沿った竿管表面に，釣糸を外部から内部に導入する，前記軸長方向に長い長孔を設け，該長孔の孔周辺部に厚肉部を一体に形成すると共に，該長孔近傍の竿管表面よりも高い位置にあり，リールから引出された釣糸を案内挿通させてから低い位置の前記長孔の中を経由して竿管に導入する環状ガイドリングが，前記厚肉化された領域に取付けられた部材を介して支持されていることを特徴とする中通し釣竿。【請求項２】前記長孔の縁部の強化繊維に織布を具備してなる請求項１記載の中通し釣竿。
(3)　本件訂正による考案の詳細な説明
【０００１】【考案の属する技術分野】本考案は，釣糸を外部から内部に導
入する孔を設けた中通し釣竿に関する
【０００２】【従来の技術】例えば実開平１－１７８３７３号公報（判決注：引用例１）には，中通し部材から竿管内に釣糸を導入し，竿管内を挿通させて先端から導出して使用する中通し釣竿が開示されている。この中通し釣竿には前後の竿管を継ぎ合わせた部分に中通し部材が配置されており，これに釣糸を導入する貫通孔が形成されている。


【０００３】【考案が解決しようとする課題】然しながら，この構造では前側の竿管にはこの貫通孔用の，即ち釣糸導入用の切欠部を形成しており，前後の竿管を継ぎ合わせた状態でも，この釣糸導入用の切欠部の周囲の竿管本体は各竿管単独の肉壁部でしかなく，切欠部の影響で釣竿強度が非常に弱くなる。【０００４】依って本考案は，釣糸導入用の孔を設けた中通し釣竿の強度を向上させることを目的とする。また，孔の加工の際や釣りにおいて，孔の縁がささくれたり，裂けや割れの発生を防止することを目的とする。【０００５】【課題を解決するための手段】（実質的に請求項１，２と同文）
【０００６】竿管の釣糸導入用孔の孔周辺部を一体厚肉化しているため，孔を設けたことによる竿管の強度低下を補強できる。一般に孔は釣糸を自在に導入させるべく大きな領域を確保することが好ましいが，竿管に対して大きな円形の孔や竿管の幅方向に長い孔を設ければ，その部位の強度が大きく低下することになるが，軸長方向に長い長孔を設けて大きさを確保すれば強度の低下が防止される。また，リールからの釣糸を案内挿通させてからより低い位置の長孔の中を経由して竿管に導入する環状ガイドリングが，前記厚肉化された領域に取付けられた部材を介して支持されているため，リールから引出された釣糸を環状ガイドリングに挿通させてから長孔の中を経由して竿管に導入させて釣りを行う場合，釣糸を介して作用する環状ガイドリングへの負荷はより低い位置の厚肉部領域に伝達されるが，ここが厚肉であるために釣糸導入部領域の強度が向上しており，強い。また，この長孔の縁部の強化繊維に織布を具備していれば，孔の加工時や釣りの際にささくれが発生し難く，裂けや割れも防止できる。【０００７】【考案の実施の形態】以下，本考案を添付図面に示す形態例に基づき，更に詳細に説明する。・・・
【０００８】・・・竿管１３には，該竿管の軸長方向に長い細巾長孔３５が形成されており，この孔３５には，外枠筒３７に保持された管状ガイド４７が傾斜状に挿入されている。この孔３５の存在は竿管１３の強度を著しく低下させるため，図示の如く，孔３５の縁部を含む周辺部を厚肉部２５に形成し，竿管本体部に一体化形成している。
【０００９】この形態例では，厚肉部２５は図４に示すように，竿管１３の本体部２７とほぼ同一の肉厚を有し，本体部２７より多少大径の中間層２９と，この中間層２９の内側に一体形成された内側層３１と，中間層２９の外側に一体形成された外側層３３とから構成されている。
【００１０】中間層２９は，竿管１３の本体部２７を延設して形成され，本体部２７と同様に，例えば，軸長方向繊維を主体としたカーボン繊維等の高強度繊維を強化材とした複合材料によって形成されている。内側層３１は，例えば，ガラス繊維，有機繊維等からなる補強繊維の織布を強化材とした複合材料により形成されている。外側層３３は，例えば，カーボン繊維，ガラス繊維等からなる高強度繊維の織布を強化材とした複合材料により形成されている。【００１１】・・・外枠筒３７には，その後端部４３から前記細巾長孔３５に向けて傾斜するガイド孔４５が形成されている。このガイド孔４５にはほぼ直線状の上記管状ガイド４７が挿通固定されている。そして，管状ガイドの後端部４９が竿管１３の外側に位置し，前端部５１が竿管１３の内側に位置している。【００１２】管状ガイド４７の後端には顎部５３が形成され，該顎部が外枠筒３７の端部に形成されている凹部５５に挿入され，該管状ガイド４７は接着或いは圧入によって外枠筒３７に固定されている。また，凹部５５には，例えば，炭化珪素，ジルコニア，アルミナ等の耐摩耗性材料からなる環状ガイドリング５７が挿入固定されている。管状ガイド４７の前端部５１は，厚肉部２５の細巾長孔３５の先端に当接した後，竿管１３の内側に突出している。また，管状ガイド４７の前端の内面には，面取平面，或いは面取曲面が形成されている。【００１３】なお，管状ガイド４７の中心軸線と竿管１３の中心軸線とのなす角度は，２０度以下がよく，好ましくは５度から１５度に形成するのがよい。また，管状ガイド４７の外径は厚肉部２５の外径の３０％以下が好ましく，このようにすることにより，細巾長孔３５の巾を小さくすることができ，竿管１３の強度低下を防止できる。
【００１４】以上のように構成された中通し釣竿では，竿管１３に一体形成された厚肉部２５に，竿管１３の軸長方向に長径部を有する細巾長孔３５を形成すると共に，厚肉部２５の外側に外枠筒３７を装着し，この外枠筒の後端部４３から細巾長孔３５に向けて傾斜して形成されるガイド孔４５に，ほぼ直線状の管状ガイド４７を挿通固定させ，この管状ガイドの後端部４９を竿管１３の外側に位置させ，前端部５１を竿管１３の内側に位置させたので，竿管１３の釣糸導入部の剛性を従来より大幅に向上させることができると共に，釣糸導入部における釣糸の摺動抵抗を従来より大幅に低減することができる。
【００１５】即ち，竿管１３の先端部の継合部を除いた部分に細巾長孔３５の形成される厚肉部２５を形成し，この厚肉部に外枠筒３７を装着し，この外枠筒３７に管状ガイド４７を挿通させるようにしたので，竿管１３の釣糸導入部２１の剛性を従来より大幅に向上することができる。特に管状ガイド４７の外径を小さくすることにより，細巾長孔３５の巾を小さくすることが可能となり，釣糸導入部２１の剛性の大きな低下を防止することが可能となる。
【００１６】また，以上のように構成される中通し釣竿では，管状ガイド４７と竿管１３とのなす角度を小さくすることが容易に可能であり，釣糸導入部２１における釣糸１９の摺動抵抗を従来より大幅に低減することができる。【００１８】更には，以上のように構成された中通し釣竿では，厚肉部２５を織布を使用した多層構造にしたので，細巾長孔３５の加工時や釣竿の使用時等にささくれが発生することが防止され，また，大きな応力が作用しても，裂け，割れ等が生じることが防止される。


【００１９】【考案の効果】以上の説明から明らかなように本考案によれば，竿管の釣糸導入用孔の孔周辺部を一体厚肉化しているため，孔を設けたことによる竿管の強度低下を補強できる。（判決注：これに続けて，段落【０００６】と同文の追加記載がある。）また，この長孔の縁部の強化繊維に織布を具備していれば，孔の加工時や釣りの際にささくれが発生し難く，裂けや割れも防止できる。２　取消事由１（新規事項の追加についての判断の誤り）について(1)　訂正事項１に係る訂正は，「一般に孔は釣糸を自在に導入させるべく大きな領域を確保することが好ましいが，竿管に対して大きな円形の孔や竿管の幅方向に長い長孔を設ければ，その部位の強度が大きく低下することになるが，軸長方向に長い長孔を設けて大きさを確保すれば強度の低下が防止される。」との記載を，考案の詳細な説明（段落【０００６】及び【００１９】）に追加するものである。甲第９号証によれば，この文言自体も，これと同旨の文言も，登録明細書に記載されていないことが明らかである。
甲第９号証によれば，①登録明細書には，段落【０００１】に【考案の属する技術分野】が，段落【０００２】に【従来の技術】が，段落【０００３】～【０００４】に【考案が解決しようとする課題】が，段落【０００５】～【０００６】に【課題を解決するための手段】が，段落【００１９】に【考案の効果】が，それぞれ記載されていること，②これらの段落【０００１】～【０００６】及び段落【００１９】並びに【実用新案登録請求の範囲】には，「長孔」との記載は存在しないこと，③「長孔」に係る構成が登録明細書に記載されているのは，【考案の実施の形態】を記載した段落【０００７】～【００１８】に限定されていることが，認められる。
そして，同号証によれば，【考案の実施の形態】においては，「長孔」に関して，「該竿管の軸長方向に長い細巾長孔３５が形成されており，この孔３５には，外枠筒３７に保持された管状ガイド４７が傾斜状に挿入されている。この孔３５の存在は竿管１３の強度を著しく低下させる」（段落【０００８】），「外枠筒３７には，その後端部４３から前記細巾長孔３５に向けて傾斜するガイド孔４５が形成されている。このガイド孔４５にはほぼ直線状の上記管状ガイド４７が挿通固定されている。そして，管状ガイドの後端部４９が竿管１３の外側に位置し，前端部５１が竿管１３の内側に位置している。」（段落【００１１】），「管状ガイド４７の前端部５１は，厚肉部２５の細巾長孔３５の先端に当接した後，竿管１３の内側に突出している。」（段落【００１２】），「管状ガイド４７の中心軸線と竿管１３の中心軸線とのなす角度は，２０度以下がよく，好ましくは５度から１５度に形成するのがよい。また，管状ガイド４７の外径は厚肉部２５の外径の３０％以下が好ましく，このようにすることにより，細巾長孔３５の巾を小さくすることができ，竿管１３の強度低下を防止できる。」（段落【００１３】），及び「管状ガイド４７の外径を小さくすることにより，細巾長孔３５の巾を小さくすることが可能となり，釣糸導入部２１の剛性の大きな低下を防止することが可能となる。」（段落【００１５】）との各記載があり，【図１】には，竿管軸長方向に沿って，長孔に管状ガイド４７が傾斜状に挿入されている様が図示されていることが認められる。これらの記載及び図示によると，管状ガイドの前端部は長孔の先端に当接し，長孔の後端部にも略当接（【図１】）しているものと認められる。そして，管状ガイドの傾斜角は「２０度以下がよく，好ましくは５度から１５度」とされており，これを実現する態様で，管状ガイドを挿入するためには，竿管に形成された孔は，管状ガイドの直径よりも十分に長いことが必要であることは自明であるから，管状ガイドを挿入するに必要な寸法として，長孔の長さが決定されていると解することが十分可能であり，このように解するのが最も自然な理解というべきである。また，管状ガイドを経由して釣糸を竿管に導入する以上，その管状ガイドが竿管軸長方向に沿っている方が操作上好都合であることが自明であると同時に，仮に管状ガイドを竿管巾方向に沿わせた場合には，管状ガイドを挿入するに必要な長さを確保することが困難となることから，軸長方向に長い長孔が採用されていると理解できるものである。すなわち，登録明細書・図面の上記認定の記載の下では，軸長方向に長い長孔であることの技術的意義は，その長孔に管状ガイドを傾斜させて挿通させることを可能ならしめることにあるのであって，管状ガイドの存在を抜きにしての技術的意義はなんら存在しないというべきである。そして，【考案の実施の形態】においては，釣糸は管状ガイドを経由して竿管に導入され，その管状ガイドが竿管内に突出しているものとされていることからすれば，そこでは，釣糸は，長孔と管状ガイドが交差する位置を通過するだけで，それ以外の長孔位置を通過することはあり得ないということができる。このような状況の下では，釣糸を自在に導入させるに必要な構成は，管状ガイドの径及び傾斜角，並びに管状ガイド後端部の形状に関連するのであって，竿管に形成された孔の面積と直接関連することはないことが，明らかである。(2)　他方，訂正事項１の「一般に孔は釣糸を自在に導入させるべく大きな領域を確保することか好ましい」との記載は，管状ガイドを経由せずに，直接釣糸を竿管に導入させる場合にいえることである。それに続く「竿管に対して大きな円形の孔や竿管の巾方向に長い長孔を設ければ，その部位の強度が大きく低下することになるが，軸長方向に長い長孔を設けて大きさを確保すれば強度の低下が防止される。」は，直接釣糸を竿管に導入させることを前提として，同一面積の孔を設けるに当たり，竿管軸長方向の長孔が有利であることを述べたものである。しかし，上記説示のとおり，登録明細書・図面には，管状ガイドを経由して釣糸を竿管に導入するための構成として，軸長方向に長い長孔が採用されていたのであるから，その長孔と同一面積の円形孔や巾方向に長い長孔は，そもそも採用の余地がないものであり，それらとの強度比較をすることも無意味なのである。(3)　したがって，訂正事項１記載の効果は，登録明細書・図面に記載された事項ということのできないものである。しかも，同記載は，単に，登録明細書に記載されていた構成の効果を追加記載したというにとどまらず，管状ガイドを挿入せずに竿管に長孔を設けるという構成をも追加記載したものというべきであり，登録明細書・図面に記載された事項ということができないことは，この点からも明らかである。