本件審決が周知例Ｅとして引用した特開昭５６―７５１８６号公報（甲６）には，パチンコ台のモニタ表示器に関して，「ＣＰＵ２６は入賞表示プログラムを読出し，ドライバ３４を介してモニタ表示器３７に表示出力を与え，かくしてモニタ表示器によつて可視表示として例えば「アタリ」の文字表示をさせる。」（３頁左上欄１４～１８行）との記載があり，また，特開昭５３―８９５１８号公報（甲１３）には，パチンコ台にセットされた受像機に関して，「この入賞表示信号は信号処理回路２５を介して受像機８に供給される。これにより，受像機８に対し入賞時に…入賞表示を行なわせることができる。」（３頁左上欄１３～１６行）との記載があり，これらの記載によれば，本件特許出願当時，可変情報表示手段に表示するパチンコ台の作動状況に入賞表示を含めることは，当業者に周知の技術的事項であったことが認められる。
(6)　以上の本件特許出願当時の周知技術によれば，可変情報表示手段を用いてパチンコ台の作動状況を表示すること（周知例Ａ）という周知技術を参照して，引用発明１における表示板である「作動表示ランプ」（ランプによる文字の固定表示）に代えて液晶表示板等の「可変情報表示手段」を採用し，その際，可変情報表示手段に文字等を固定的に表示し，また，スクロール表示することを適宜選択すること（周知例Ｂ）という可変情報表示手段の技術分野における周知技術や，パチンコ店向けの宣伝用表示器において電光表示板のスクロール表示を行うこと（周知例Ｃ）というパチンコ関連の可変情報表示手段の技術分野における周知技術を参照して，上記採用された可変情報表示手段において，文字や図形等を固定的に表示し，また，スクロール表示するようにすることは，当業者が容易になし得たことというべきである。したがって，当業者は，周知例ＡないしＣの周知技術に基づいて相違点１に係る本件発明の構成を容易に想到することができたものというべきであり，本件審決の同旨の判断に誤りはない。
また，可変情報表示手段を用いてパチンコ台の作動状況を表示すること（周知例Ａ），可変情報表示手段において，表示すべき文字等の複数の表示プログラムを予めメモリーに記憶させておき，これをＣＰＵが読み出して適宜表示すること（周知例Ｂ），パチンコ遊技機に対して，外部機器として「マイコン」等を搭載した補助的な電子機器を組み合わせ，遊技機本体との制御信号のやりとりを介して打止制御等の必要な処理を行うこと（周知例Ｄ）という周知技術を参照して，引用発明１の制御装置である「コンピュータと連動する電子回路」に代えて「複数の表示プログラムを記憶するメモリと，前記表示プログラムを読出して表示を行わせるＣＰＵを備えた」ものを採用し，その際，可変情報表示手段に表示するパチンコ台の作動状況に入賞表示を含めること（周知例Ｅ）という周知技術を参照して，上記「複数の表示プログラム」にフィーバ表示を含めるようにすることは，当業者が容易になし得たことというべきである。したがって，当業者は，周知例Ａ，Ｂ及びＤの周知技術に基づいて相違点２に係る本件発明の構成を容易に想到することができたものというべきであり，本件審決の同旨の判断に誤りはない。(7)　これに対し，原告は，「周知例Ａには，可変情報表示手段は記載されていても，本件発明のように文字・図形をスクロール表示する表示板は記載されていないから，周知例Ａを参照しても，それのみでは，相違点１に係る構成を想到することはできない。」旨主張する。確かに，周知例Ａは，いずれも「文字・図形のスクロール表示」という構成を開示するものではない。しかしながら，上記構成は，周知例Ｂに開示されている可変情報表示手段の技術分野における周知技術であり，また，パチンコの分野においても，周知例Ｃのように，パチンコ店向けの宣伝用表示器において電光表示板のスクロール表示を行うことが周知技術であるから，これらの周知技術の存在を考慮すれば，上記構成が周知例Ａに開示されていない点は，上記結論を何ら左右するものではない。
また，原告は，「周知例Ｂ，Ｃはいずれも，パチンコ台の表示装置とは技術分野や目的が相違する。」旨主張する。確かに，本件発明や周知例Ａは，パチンコ台の表示装置に係るものであるのに対し，周知例Ｂはいずれも，交通機関の行き先表示等に係るものであり，周知例Ｃは，パチンコ店舗に取り付けられる宣伝広告板である。しかしながら，周知例Ｂ，Ｃはいずれも，可変情報表示装置を使用したものである点で共通している（さらに，周知例Ｃは，パチンコ関連のものでもある。）から，当業者であれば，引用発明１の固定表示に代えて可変情報表示手段を採用する際に，周知例Ｂ，Ｃのような可変情報表示手段の技術分野一般における周知技術を参酌することは，当然なすことというべきである。したがって，原告の指摘する相違点は，上記結論を左右するものとはいえない。さらに，原告は，「周知例Ｄはいずれも，複数の表示プログラムをメモリに記憶し，ＣＰＵによりこれを読み出して表示を実行させるという本件発明の構成とは異なる。」旨主張する。確かに，周知例Ｄは，いずれも，メモリに記憶した複数の表示プログラムをＣＰＵにより読み出して表示を実行させるという構成を開示するものではないが，同構成は，本件審決が引用した周知例Ｂに開示されている可変情報表示手段の技術分野における周知技術であるから，この周知技術の存在を考慮すれば，同構成が周知例Ｄに開示されていない点は，上記結論を何ら左右するものではない。
加えて，原告は，「本件審決は，本件発明の構成を細分化し，断片的に先行技術と対比するもの（たとえば，相違点１については，前記第３，１，（２）記載の２つの相違点①②に分断した上，①については周知例Ａと，②については周知例Ｂ及びＣと対比している。）であり，誤りである。」旨主張する。しかしながら，当業者であれば，本件特許出願当時，本件発明の属する技術分野や本件発明が解決しようとする課題に関連した技術分野において一般に知られていた周知技術を適宜参照することは，当然なすべきことというべきであるから，前記各周知技術を参照したからといって，本件審決の判断手法が「発明の構成を細分化し断片的に先行技術と対比するものである。」ということはできない。また，前記の相違点１，２についての判断やこれと同旨の本件審決の判断は，これらの相違点を一体のものとして検討した上で，当業者であれば，周知技術に基づいて同相違点に係る構成のものとすることを容易になし得たとしているのであって，同相違点を分断して判断したわけではない。したがって，原告の上記主張は理由がない。
２　取消事由２（相違点３の判断の誤り）について
(1)　原告は，「本件審決は，周知例Ｆ及び引用発明２等を参照すれば，本件発明の相違点３に係る構成は容易に想到することができるものである旨判断したが，誤りである。」旨主張するので，検討する。


ア　周知例Ｆとして引用された特開昭５３－８９５１８号公報（甲１３）には，パチンコ機にテレビジョン受像機を設置し，テレビジョン放送画像，打止表示，コマーシャル，入賞表示画像等，種々の画像を遊技機の作動状態に合わせて表示することが記載されている（２頁左下欄１５行～３頁左下欄２行，第４図）。また，特開昭５６－３１７７２号公報（甲１４）には，「映像表示装置を具え，遊技盤を用いた遊技球による遊技結果に応じて上記映像表示装置を用いて映像ゲームをなし得るパチンコ機において，遊技者が遊技していない状態にあることを表示する第１の表示パターンと，遊技者が遊技球による遊技中であることを表示する第２の表示パターンと，遊技者が映像ゲームによる遊技中であることを表示する第３の表示パターンとを，上記映像表示装置にて次々と表示することを特徴とするパチンコ機。」（請求項１），「パチンコ機１は遊技者が遊技していない状態では，ＣＲＴ７上に第１の映像パターン（第３図Ａ）を表示している。…遊技者が第５図の操作ダイヤル４に触れると，ＣＰＵ３２はＣＲＴ７上の表示を第２の映像パターン（第３図Ｂ）に切換える。…この第２の映像パターンを表示している間に遊技球が特定入賞口８に入賞すれば，ＣＲＴ７の表示は第３の映像パターン（第３図Ｃ）に切換わり，ＣＰＵ７は映像ゲーム状態に入る。」（４頁左下欄１０行～右下欄９行）との記載があり，第３図には，（Ａ）「毎度御来店ありがとうございます。○×ホール」，（Ｂ）「このゲームはＵＦＯ撃墜ゲームで撃ち落した数だけチューリップが開きます。…」，（Ｃ）ＵＦＯ撃墜ゲームの画像表示，という３つの表示パターンが記載されているから，３つの表示パターンを遊技機の作動状態に応じて切り替えており，特に，パチンコ機からの入力信号がない時には「営業表示」を行っていることが開示されている。
これらの記載によれば，パチンコ機の分野において，遊技機の作動状態に合わせて営業表示を含む様々な画像を可変情報表示手段上に表示すること，特に，パチンコ機からの入力信号がない時に可変情報表示手段上に営業表示を行うことが周知の技術であったと認められる。
イ　また，第２引用例には，「大当り表示器１９は…パチンコ機１０の遊技状態が特定遊技状態になったときに点灯または点滅する。」（４頁左上欄１～３行），「回転ドラム５１ａ～５１ｃの表示状態の組合わせが昀大価値を付与可能な所定の状態となりかつセグメント表示器５０２の表示状態が昀大価値を付与可能な数値「７」を表示している状態になると，判定回路６３５は昀大価値付与条件の成立したこと，すなわち特定遊技状態であることを表わすハイレベル信号を導出する。」（１０頁左下欄３～９行），「判定回路６３５からの昀大価値付与検出出力は…フリップフロップ６５２のセット入力として与えられる。フリップフロップ６５２のセットによって，ハイレベル信号が保たれ，大当たり表示器１９が点灯される…。…特定遊技状態になった後，所定の価値が付与され終えたときには，所定価値付与状態検出手段６４でそれが検出され，その出力はフリップフロップ６５２のリセット入力として与えられる。応じてフリップフロップ６５２がリセットされ，大当たり表示器１９は消灯され…。」（１１頁右上欄５行～左下欄６行）と記載され，パチンコ機がフィーバ状態（特定遊技状態）に入ると特定のハイレベル信号を導出し，該信号を受けて大当たり表示器１９が点灯し，フィーバ状態が終了すると大当たり表示器１９が消灯することが開示されている。ウ　さらに，特開昭５８－１６１６５９号公報（甲９）には，列車の運行状況表示器について，「文章を構成する全文字が表示を終つたら再び昀初の文字に戻り同じ動作を繰り返す。」（４頁左上欄１～２行）との記載があり，特開昭５８―９８７８２号公報（乙１）には，「表示器上に表示されるメッセージを固定表示部と回転表示部とに分け，回転表示部がネオンサイン風に移動しながら繰り返えし表示されるように動作することを特徴とする表示器を備えた装置。」（特許請求の範囲）との記載があり，実開昭５９―７９８９３号のマイクロフィルム（乙２）には，乗合バス等に設けられる広告表示装置について，「表示の切換は例えば一定時間毎に順次行い，運行が終るまで繰返し表示を続ければよい。」（６頁８～１０行）との記載がある。これらの記載によれば，本件特許出願当時，可変情報表示手段により情報の表示を繰返し行うことは，周知の技術的事項であったことが認められる。
エ　以上の引用発明２及び本件特許出願当時の周知技術によれば，引用発明１の表示板に代えて，「文字・図形をスクロール表示及び固定表示する」可変情報表示手段を採用し，その制御装置として「フィーバ表示を含む複数の表示プログラムを記憶するメモリと，前記表示プログラムをメモリから読出して表示を行わせるＣＰＵとを備え」るものを採用した場合において（相違点１，２において検討済み），制御装置によるフィーバ表示の態様として，「信号の入力がないときに，表示板を作動させることにより営業表示を行わしめ」，「フィーバ信号が入力されたときに，表示板を作動させることによりフィーバ表示をフィーバ終了まで繰返して行い」，かつ，「フィーバ終了後に，営業表示に戻る」という相違点３のような表示態様のものとすることは，当事者が容易に想到することができるものというべきである。


オ　これに対し，原告は，「周知例Ｆは，営業表示を行うことを開示するにすぎず，本件発明のように「①営業表示を行う→②表示板を作動させることによりフィーバ表示をフィーバ終了まで繰返して行う→③営業表示に戻る」ものではない。また，引用発明２は，フィーバ中に大当たり表示器１９を点灯し続けるだけのものであり，本件発明のようにフィーバ表示の表示プログラムを繰返して実行するものではない。さらに，「表示を繰返し行う」点についての甲９，乙１，２はいずれも，パチンコ台の表示装置とは無関係の技術である。したがって，本件発明の相違点３に係る構成は，容易に想到できるものとはいえない。」旨主張する。しかしながら，上記引用発明２や各周知技術それぞれが本件発明の相違点３に係る構成全体を開示するものでなくても，当業者であれば，本件特許出願当時，本件発明の属する技術分野や本件発明が解決しようとする課題に関連した技術分野において一般に知られていた周知技術を適宜参照することは，当然なすべきことというべきであるから，引用発明２にこれらの周知技術を必要に応じて適宜組み合わせることにより上記構成を容易に想到することができたということができる。また，甲９，乙１，２のものが，パチンコ台とは関係がなくても，当業者であれば，引用発明１の表示板に代えて，可変情報表示手段を採用する際に，甲９，乙１，２のような可変情報表示手段一般における周知技術を参酌することは，当然なすことというべきであるから，原告の指摘する点は，上記結論を左右するものとはいえない。
(2)　原告は，「本件発明の「フィーバのラウンド数に対応してフィーバ表示をサイクル単位で実行することができる」という原告主張に係る効果についての本件審決の判断は，誤りである。」旨主張する。
しかしながら，本件発明に係る請求項１の記載のうち，フィーバー表示に関する部分は，「前記信号の入力がないときに，表示板を作動させることにより営業表示を行わしめ，フィーバ信号が入力されたときに，表示板を作動させることによりフィーバ表示をフィーバ終了まで繰返して行い，フィーバ終了後に，営業表示に戻る」というものにすぎず，原告の主張する「フィーバのラウンド数に対応してフィーバ表示をサイクル単位で実行する」というような態様を特定するものということはできない。したがって，原告の上記主張は，特許請求の範囲の記載に基づかないものであるから，失当であり，これと同旨の本件審決の判断は相当である。（なお，念のため，訂正明細書における発明の詳細な説明を見ても，原告の主張する「フィーバのラウンド数に対応してフィーバ表示をサイクル単位で実行する」というような態様についての記載はない。すなわち，訂正明細書の実施例として，フィーバ状態に入ると，フィーバサブルーチンＳ２が呼び出され，例えば，「表示板１４の下段に“フィーバ中”と固定表示すると共に，上段には“ヤッタ！ヤッタ！おめでとうございます”“ジャンジャンお取り下さい”等のメッセージをスクロール表示する。」というようなフィーバ表示がフィーバ終了まで繰り返し実行される旨の記載（訂正明細書（甲１７の添付書類）６頁１８～２８行）はあるものの，それ以上に，原告の主張するような表示態様についての記載はない。）これに対し，原告は，「パチンコ台におけるフィーバのラウンドは，引用発明２のように，本件特許出願前の公知の技術水準であるから，この点について，特許請求の範囲に明示的な記載がなくても，当業者は，本件発明がフィーバのラウンドを行うものであり，その結果「フィーバのラウンド数に対応してフィーバ表示をサイクル単位で実行することができる」という効果を有することを十分理解できる。」旨主張する。
原告が指摘するように，第２引用例には，たとえば，「昀大価値付与可能状態（特定遊技状態）においては，打込玉が可変入賞球装置３０の特賞領域３２ａへ入賞すると，一旦可変入賞球装置３０が閉成されて後，再び可変入賞球装置３０が一定時間（ｔ１）だけ延長して開成され，特賞領域３２ａへの入賞玉のあるごとにその動作が繰返されるようになっている。」（１１頁左上欄１６行～右上欄２行）との記載があり，一定の条件が与えられるとフィーバー状態が更新されることが開示されている。しかしながら，「フィーバのラウンド数に対応してフィーバ表示をサイクル単位で実行することができる」というためには，フィーバ状態の更新が行われることのみならず，フィーバー状態の継続時間をフィーバー表示の所要時間と一致させる必要があるところ，「フィーバー状態の継続時間をフィーバー表示の所要時間と一致させる」旨の記載は，本件発明に係る請求項１の記載はもちろん，発明の詳細な説明にもないから，仮に，「フィーバのラウンド（フィーバ状態の更新）」が周知の技術的事項であったとしても，そのことから直ちに，当業者が「フィーバのラウンド数に対応してフィーバ表示をサイクル単位で実行することができる」ということはできない。したがって，原告の上記主張は理由がない。（なお，仮に，「フィーバのラウンド（フィーバ状態の更新）」に加えて，「フィーバー状態の継続時間をフィーバー表示の所要時間と一致させる」ことも周知の技術的事項であるとすれば，原告が主張する「フィーバのラウンド数に対応してフィーバ表示をサイクル単位で実行することができる」という効果自体も，当業者が当然予測することができるものにすぎないということになるから，原告が主張する上記効果が存在したとしても，相違点３についての前記判断を何ら左右するものではない。）
３　結論
以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，他に本件審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。
よって，原告の本件請求は理由がないから，これを棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所知的財産第１部
裁判長裁判官   　北　　山　　元　　章
裁判官　　　青　　柳　　　　　馨
裁判官      沖　　中　　康　　人


平成１１年（行ケ）第２４１号　審決取消請求事件
判　　　　決
原　　　　　　告            株式会社ミヤナガ
代表者代表取締役　　　　　　【Ａ】
訴訟代理人弁理士　　　　　　【Ｂ】
同　　　　　　　        　【Ｃ】
同　　　　　    　　      　【Ｄ】
同　　　　　        　　　【Ｅ】
同　　　　　          　　　【Ｆ】
被　　　　　　告　　　　　　日東工器株式会社
代表者代表取締役　　　　　　【Ｇ】
訴訟代理人弁護士　　　　　　鈴　　木　　　　　修
同　　　　　　　　　　　    矢　　部　　耕　　三同　　　　　　　　　　　    辻　　河　　哲　　爾
同　　　　弁理士　　　　　【Ｈ】
主　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事　　　　実
第１請求
特許庁が平成１０年審判第３５５４０号事件について平成１１年６月４日にした審決を取り消す。
第２前提となる事実（当事者間に争いのない事実）
１特許庁における手続の経緯
被告は、発明の名称を「環状カッタ」とする特許第２５５８０５４号（平成５年６月３０日特許出願、平成８年９月５日設定登録。以下「本件特許」といい、その発明を「本件発明」又は「本件請求項１に係る発明」という。）の特許権者である。
原告は、平成１０年１１月５日、本件特許を無効とすることについて審判を請求した。
特許庁は、この請求を平成１０年審判第３５５４０号事件として審理した結果、平成１１年６月４日、本件審判の請求は成り立たない旨の審決をし、その謄本は、同月３０日原告に送達された。
なお、本件特許について、平成９年５月２日異議申立てがあり、その手続において、被告は、平成９年１０月２１日、訂正請求（以下「本件訂正」という。）をし、特許庁は、平成１０年４月２０日送達の異議決定において、本件訂正を認める、異議申立ては理由がない旨の判断をした。
２　本件発明の要旨
(1)　本件訂正前の本件発明の要旨
穿孔装置に装着されるアーバーにカッタ挿入時にはアーバー側の内側に半突出状態となっておりスリーブを操作することによって没入可能に設けられている施錠部材によって前記アーバーに着脱自在に取付けられる環状カッタであって、前記環状カッタはアーバーへの挿入部を有し、該挿入部の外表面には、アーバー側の内側に半突出して設けられた前記施錠部材の通過を許容する施錠部材通過凹部と、該施錠部材と係止する係合凹部とが連接して形成されてなることを特徴とする環状カッタ。
(2)　本件訂正後の本件発明の要旨
穿孔装置に装着されるアーバーの自由端面に開口し当該アーバーの軸線方向に延びる挿入孔に挿入され保持される挿入部を有する環状カッタであって、前記アーバーは前記挿入孔の周壁をその半径方向で貫通する収納孔と、該収納孔内に半径方向で変位可能に収納された施錠部材と、前記周壁上に第１の位置と第２の位置との間で移動可能に取り付けられた操作スリーブであって、第１の位置にあるときに前記収納孔に整合する第１制御面と、第２の位置にあるときに前記収納孔に整合する前記第１制御面よりも半径方向内側にある第２制御面とが設けられている内周面を有する操作スリーブと、操作スリーブを第２の位置に向けて付勢するスプリングと、当該カッタの前記挿入部が前記挿入孔内に非挿入状態のときには、前記操作スリーブの第１制御面によって挿入孔内に押圧される前記施錠部材と係合して、同施錠部材を同挿入孔内に半突入状態に保持する支承部材とを有し、これに対し、前記挿入部はその先端部に、当該挿入部が前記挿入孔内に挿入されるときに、前記半突入状態とされている施錠部材を通過できる施錠部材通過凹部と、前記支承部材と当接して該支承部材による前記施錠部材の保持を解除する支承部材当接部と、前記施錠部材通過凹部に連接されており、当該挿入部が所定深さだけ前記挿入孔内に挿入されたときに、前記施錠部材と整合して、該施錠部材が半径方向内側に変位されるのを許容して、前記スプリングによって付勢されている操作スリーブが前記第２の位置に動かされるのを許容し、それにより第２制御面によって半径方向内側に変位された施錠部材と係止する係合凹部とを有していることを特徴とする環状カッタ。
３　審決の理由
審決の理由は、別紙１審決書の理由写し（以下「審決書」という。）に記載のと
おりであり、審決は、


(1)　請求人（原告）の主張する無効理由１（本件訂正は特許法１２０条の４第３項において準用する同法１２６条２項の規定に違反してされている。）につき、操作スリーブ及びスプリングに係る本件訂正は、願書に添付した明細書及び図面に記載した事項の範囲内においてされたものであり、理由がなく、(2)　同理由２（本件発明は、甲第６号証（特開昭６０－１２３２３９号公報。審判甲第１号証）に記載された発明と同一の発明、又は上記甲第６号証、審判甲第２号証（実願平２－３９９４４号（実開平４－５９１１号）の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム）、審判甲第３号証（実公昭３９－３４９１号公報）及び甲第７号証（実公昭６１－４２７５４号公報。審判甲第４号証）、に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、その登録は、特許法２９条１項又は同条２項の規定に違反してされたものである。）はいずれも理由がなく、
(3)　同理由３（本件発明が、同日に出願された特許第２５５８０５３号に係る特許発明と同一の発明であるから、特許法３９条２項の規定に違反してされたものである。）も理由がない（特許第２５５８０５３号は既に特許を取り消されており、無効理由は解消されている。）旨判断した。
第３　審決の取消事由
１審決の認否
(1)　審決の理由【１】（手続きの経緯）、同【２】（請求人（原告）が主張する無効理由）は認める。
(2)　同【３】(1)（理由１についての検討）のうち、審決書３頁１９行ないし６頁１３行は認め、その余は争う。
同【３】(2)（理由２についての検討）のうち、審決書１２頁３行ないし６行（ただし、審判甲第３号証刊行物については認める。）及び１２頁末行ないし１３頁４行は争い、その余は認める。
同【３】(3)（理由３についての検討）は認める。
(3)　同【４】（むすび）は争う。
２取消事由
審決は、本件訂正の可否についての判断を誤り（取消事由１）、また、本件発明の進歩性についての判断を誤ったものであるから（取消事由２）、違法なものとして取り消されるべきである。
(1)　取消事由１（本件訂正の可否についての判断の誤り）審決は、「操作スリーブ及びスプリングに係る点についての訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものである。」（審決書７頁末行ないし８頁３行）と判断するが、誤りである。本件訂正（甲第３号証）により特許請求の範囲に追加された「移動可能に取り付けられた操作スリーブ」は、本件訂正前の明細書又は図面に記載された事項から直接的かつ一義的に導き出せる事項ではなく、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更させるものである。
ア　本件訂正前の発明の要旨にいう「スリーブを操作する」とは、「スリーブを回転させる」ことを意味する。
(ｱ)　本件訂正前の明細書【請求項１】には、「スリーブを操作することによって」と記載され、発明の詳細な説明【００１１】にも、「スリーブを操作することによって」と記載されている。
(ｲ)　そして、環状カッタの作用が、発明の詳細な説明【００１２】と【００１３】に記載されているが、特に【００１３】には、「スリーブ４を回転させると、」との記載がある。【００１３】は、課題解決手段たる環状カッタの作用を記載しているのであって、本件発明の一実施例に係る環状カッタの作用を記載しているものではない。
(ｳ)　本件訂正前の明細書（甲第２号証）の実施例を見ると、発明の詳細な説明【００２２】には、「スリーブ４を図３に示す状態に回転させると、」との記載がある。
(ｴ)　本件訂正前の明細書（甲第２号証）には、従来の環状カッタに関する記載があるが、特に発明の詳細な説明【０００７】には、「押出操作用スリーブ５４をスプリング５５の付勢力に抗して図中右方に移動させておき、」、「押出操作用スリーブ５４はスプリング５５の付勢力で図中左方に移動し、」との記載がある。
これらの記載及び図８、図９（別紙２参照）から理解されるように、本件訂正前の明細書では、「移動」との語を軸長手方向への変位を意味するものとして使用している。
(ｵ)　以上の点を総合すれば、本件訂正前の発明の要旨にいう「スリーブを操作する」とは、「スリーブを回転させる」ことを意味するものである。イ　これに対し、本件訂正後の発明の要旨にいう「移動可能に取り付けられた操作スリーブで」とは、周方向への回転可能とする構成だけでなく、軸長手方向へ移動可能とする構成も含む上位概念として規定されている。(2)　取消理由２（本件発明の進歩性についての判断の誤り）審決は、甲第７号証（審判甲第４号証）には相違点につき本件発明の構成のようにすることを示唆する記載はないから、当業者が容易に発明をすることができたものではない旨（審決書１２頁３行ないし６行及び１２頁末行ないし１３頁４行）判断するが、誤りである。審決認定の相違点（審決書１０頁１１行ないし１１頁４行）は、すべて甲第７号証に記載されている。
ア　甲第７号証の発明の押出し部材１７（支承部材。かっこ内の記載は、本件発明における対応する部材を示す。以下、同じ。）は、挿入軸部２４（挿入部）が取付孔３（挿入孔）内に非挿入状態のときには、可動スリーブ１１（操作スリーブ）の斜状部１６のうちの退避部１５に近い部分（第１制御面）によって取付孔３（挿入孔）内に押圧される球１０（施錠部材）と係合して、球１０（施錠部材）を取付孔３（挿入孔）内に半突入状態に保持する。
イ　挿入軸部２４（挿入部）は、先端部分が縮径にされているので、球１０（施錠部材）が取付孔３（挿入孔）内に半突入状態に保持された状態であっても、取付孔３（挿入孔）への挿入が阻止されることはない。被告は、甲第７号証の図からは挿入部の先端が「縮径」となっているかは明確ではなく、そもそも「縮径」であろうと半突入状態の球１０を通過する程度の縮径でなければ球１０に当たってしまうはずである旨主張する。しかし、甲第７号証の第１図や第４図（別紙３参照）から、挿入軸部２４の先端部分と押出し部材１７の前端部分とが同一直径であることが明らかなのであるから、挿入軸部２４の先端部分は球１０を通過するはずである。


これに対し、縮径されておらず基端部分と同径のものは、取付孔３（挿入孔）内に半突入状態に保持された球１０（施錠部材）によって、取付孔３（挿入孔）への挿入を阻止される。
よって、挿入軸部２４の先端部分は、本件発明の施錠部材通過凹部と同一機能を奏する。そして、抜け止め溝２７（係合凹部）がこの挿入軸部２４の縮径にされた先端部分と連設されていることは、第１図、第４図からも明らかである。ウ　そして、挿入軸部２４（挿入部）が取付孔３（挿入孔）に挿入されていない非挿入状態において、可動スリーブ１１（操作スリーブ）に対して何らの操作を加えることなく、挿入軸部２４（挿入部）を取付孔３（挿入孔）に挿入して行けば、押出し部材１７（支承部材）は挿入軸部２４（挿入部）に押圧されて後退（図中左方に移動）する。そうすると、球１０（施錠部材）は、外方へも内方へも移動することなく、押出し部材１７（支承部材）の切欠き２１部に当接した状態から、挿入軸部２４（挿入部）の縮径にされた先端部分に当接する状態となる。そして、挿入軸部２４（挿入部）をさらに挿入すれば、球１０（施錠部材）が抜け止め溝２７（係合凹部）にはまり込むともに、コイルスプリング１３（スプリング）の付勢力によって可動スリーブ１１（操作スリーブ）が後退（図中左方に移動）し、球１０は押出し部材１７（支承部材）の傾斜部１６のうちの退避部１５から遠い部分（第２制御面）によって押圧された状態（第１図のような状態）となり、替え軸２３はスピンドル１から抜き出し不能の状態となる。
エ　被告は、甲第７号証の発明では、球１０は取付孔３から完全に後退可能とされており、挿入軸部２４の先端部が取付孔３と同径の替え軸も装着できる旨主張する。
しかし、可動スリーブ１１を前方にスライドさせない状態では、実質的には取付孔３と同径の替え軸を取付孔３に装着することはできない。すなわち、可動スリーブ１１を前方にスライドさせない状態においては、球１０が取付孔３に半突入状態にされている。ここに取付孔３と同径の替え軸を挿入すると、替え軸によって球１０が外方に押しつけられる。球１０を取付孔３から完全に後退させるには、球１０の圧力によって可動スリーブ１１を前方にスライドさせなければならないが、可動スリーブ１１を後方に付勢しているコイルスプリング１３の押圧力の数倍の力で球１０を外方に押しつけなければならないため、現実にはそのようなことはできない。よって、取付孔３と同径の替え軸の装着は、十分に妨げられるのである。
第４　審決の取消事由に対する認否及び反論
１認否
原告主張の審決の取消事由は争う。
２反論
(1)取消事由１（本件訂正の可否についての判断の誤り）に対して本件訂正は、本件訂正前の明細書における請求項１を減縮し、環状カッタが挿入されるアーバーの構成を規定することにより、当該環状カッタの構成の技術的意味を明確にするものであり、操作スリーブの移動方向を含め、明細書の記載の範囲内においてされたものである。
ア(ｱ)　本件訂正前の明細書の請求項１の記載は、スリーブについては、「スリーブを操作することによって」と記載されており、スリーブがどの方向に可動であるかの限定はない。
そして、本件訂正前の明細書の発明の詳細な説明【００１１】〔課題を解決するための手段〕にも、単に「スリーブを操作することによって」としか記載されていない。
(ｲ)　発明の詳細な説明【００１７】に、「スリーブ４の内周面には施錠部材７を収容する第１制御面４ｂと施錠部材７を求心方向に押し出す作用をする第２制御面４ｅが形成されている。」との記載があるが、この記載は、単にスリーブ４の構造を述べたのではなく、スリーブ４が有すべき機能を明確にした記載である。すなわち、スリーブはその内周面に形成された第１制御面により施錠部材を収容し、また、第２制御面により、施錠部材を挿入孔の中心に向かって押し出すという機能を有すべきことを明記しているのである。
(ｳ)　これらの本件訂正前の明細書の記載の意味は、当業者にとって明白であり、本件発明のスリーブは、上記機能を有するものであれば、第１制御面から第２制御面へ移る際のスリーブの動く方向が、軸を中心として周方向であるか、軸方向であるかを問わない。
(ｴ)　原告は、本件訂正前の明細書の発明の詳細な説明【００１３】に記載された「スリーブ４を回転させると」との記載は、請求項１に記載の環状カッタの作用を記載したものである旨主張するが、上記記載中に「スリーブ４」と番号が付されていることや、段落のタイトルとして「環状カッタ６の取り外し作動」と記載されていることから、これが実施例として示されたアーバー１から環状カッタ６を取り外す動作を説明したものであることは明らかであり、原告の上記主張は理由がない。
イ　本件訂正は、上記【００１７】の「スリーブ４の内周面には施錠部材７を収容する第１制御面４ｂと施錠部材７を求心方向に押出す作用をする第２制御面４ｅが形成されている。」との記載に基づき、本件訂正前の明細書の構成を具体化し限定したものであるが、操作スリーブがどの方向に動くかについては、何ら変更していない。
(2)　取消理由２（本件発明の進歩性についての判断の誤り）に対して甲第７号証の発明は、訂正後の請求項１の発明とは全く異なる発明であり、甲第７号証に基づいて相違点の構成を容易に想到し得ないとした審決の判断は、正当である。
ア　本件発明における「当該カッタの前記挿入部が前記挿入孔内に非挿入状態のときには、・・・同施錠部材を同挿入孔内に半突入状態に保持する支承部材」との要件は、不適合な環状カッタが誤って穿孔装置に装着されることを防止する技術課題を達成するために採用されたものである。


これに対し、甲第７号証の発明の球１０は、押出し部材１７が飛び出すのを押さえるために、押出し部材１７と係合した結果、取付孔３にわずかに突出した状態となっているにすぎないものである（甲第７号証６欄１４行ないし２１行）。しかも、この球１０は取付孔３から完全に後退可能とされており、挿入軸部２４の先端部が取付孔３と同径の替え軸も装着できるものである。イ　本件発明における「前記挿入部はその先端部に、当該挿入部が前記挿入孔内に挿入されるときに、前記半突入状態とされている施錠部材を通過できる施錠部材通過凹部と、・・・前記施錠部材通過凹部に連接されており、・・・施錠部材と係止する係合凹部」との構成は、スリーブを操作することなくカッタを装着することができるという技術課題を達成するために採用されたものである。もちろん、この構成は、前記支承部材の構成と相俟って、不適合な環状カッタが誤って穿孔装置に装着されることを防止するという技術課題をも達成するものである。これに対し、甲第７号証の発明においては、替え軸の挿入時にはスリーブを前方に移動させること、及び球１０が取付孔３から完全に後退可能であることが明記されている以上、甲第７号証の挿入軸部２４の先端部が、本件発明の施錠部材通過凹部に該当するはずはなく、したがって、甲第７号証には、本件発明の施錠部材通過凹部に連接された施錠部材と係止する係合凹部の開示も示唆もないことは明らかである。
ウ　原告は、甲第７号証の発明では、挿入軸部２４の先端部が縮径されているから、球１０が半突入状態に保持された状態で、取付孔への挿入が阻止されるこ
とはない旨主張する
しかしながら、甲第７号証には、替え軸の挿入時にはまずスリーブを引くと記載されているから、球１０が取付孔３にわずかに突出した状態で挿入軸部を挿入するとの技術思想の開示が存在しない。
また、甲第７号証には、挿入軸部の先端が「縮径」となっている旨の記載は一切なく、甲第7号証の図面からは挿入部の先端が「縮径」となっているかは明確でない。
さらに、縮径が認められるとしても、半突入状態の球１０を通過する程度の縮径でなければ球１０に当たってしまうはずである。したがって、「縮径」即「挿入可能」とすることには、論理の飛躍がある。
理　　　　由
１　本件訂正前の明細書の記載
(1)　甲第２号証によれば、本件訂正前の明細書には、次の記載があることが認められる（一部は当事者間に争いがない。）。
【請求項１】穿孔装置に装着されるアーバーにカッタ挿入時にはアーバー側の内側に半突出状態となっておりスリーブを操作することによって没入可能に設けられている施錠部材によって前記アーバーに着脱自在に取付けられる環状カッタであって、前記環状カッタはアーバーへの挿入部を有し、該挿入部の外表面には、アーバー側の内側に半突出して設けられた前記施錠部材の通過を許容する施錠部材通過凹部と、該施錠部材と係止する係合凹部とが連接して形成されてなることを特徴とする環状カッタ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】【産業上の利用分野】本発明は、鋼板等の硬質材料等に比較的深い孔を穿孔する作業に使用する穿孔装置（を）装着する環状カッタに関し、さらに詳細には、該穿孔装置に簡単に着脱できるとともに穿孔装置に不適格な環状カッタを誤って装着してしまうという不都合を解消できる環状カッタに関するものである。
【従来の技術】の項
【０００７】上記装置（従来の環状カッタ着脱装置）において環状カッタ５６を回転伝達体５２に取り付けるには、押出操作用スリーブ５４をスプリング５５の付勢力に抗して図（図８、図９）中右方に移動させておき、環状カッタ５６の挿入部５６ａを回転伝達体５２の下端開口部内に挿入し、回転伝達用係合子５２ｂと前記突起部５６ｂとを係合させる。この時、押出操作用スリーブ５４の押出部は取付用ボール５７と対向する位置からずれるため、同ボール５７は外側に向かって移動できるようになり、環状カッタの挿入部５６ａの挿入動作には何ら影響を与えない。環状カッタが回転伝達体に完全に取り付けられた状態で、押出操作用スリーブ５４を離すと、押出操作用スリーブ５４はスプリング５５の付勢力で図中左方に移動し、取付用ボール５７を挿入部５６ａの環状溝５６ｃ内に押し込む。こうして環状カッタ５６は回転伝達体５２に一体的に且つ着脱自在に取着される。【０００８】【発明が解決しようとする課題】上記（従来の）環状カッタ着脱装置では、穿孔作業の際に硬質材料に穿孔する孔の直径に合わせて環状カッタを交換したり、被穿孔材料の質に合った適当な刃先をもった環状カッタに交換して作業を行う必要がある。しかし、上記装置では、回転伝達体５２の下端開口部と環状カッタの挿入部の外径および挿入用環状溝の位置が合えばどのような環状カッタでも取り付けることができる構造となっているため、時として、穿孔装置の駆動能力や被穿孔材料に適合しない環状カッタを取り付けてしまう場合がある。・・・【００１０】そこで本発明は、種々ある環状カッタの中から、穿孔装置に適合した環状カッタだけを選別して穿孔装置に取り付けることができ、また環状カッタの着脱作業も楽な新規な環状カッタを提案し上記諸問題を解決せんとするものである。【００１１】【課題を解決するための手段】このため本発明は、穿孔装置に装着されるアーバーにカッタ挿入時にはアーバー側の内側に半突出状態となっておりスリーブを操作することによって没入可能に設けられている施錠部材によって前記アーバーに着脱自在に取付けられる環状カッタであって、前記環状カッタはアーバーへの挿入部を有し、該挿入部の外表面には、アーバー側の内側に半突出して設けられた前記施錠部材の通過を許容する施錠部材通過凹部と、該施錠部材と係止する係合凹部とが連接して形成されてなることを特徴とする環状カッタであり、これを課題解決の手段とするものである。


【００１２】【作用】〔環状カッタ６の取付け作動〕環状カッタ６を取り付けるにあたって、施錠部材７の一部７ｂが孔１ａ内側に突出した状態となっている。施錠部材７の通過を許容する施錠部材通過部を有している環状カッタを、孔１ａ内に挿入する。環状カッタ６の挿入部９が支承部材２を押し込みながら、孔１ａ内に嵌合されると、施錠部材７が連接して形成した係合部９ｂ内に落ち込む。すると、スリーブ４は復帰スプリング５の付勢力によって図５に示す位置にまで戻り、施錠部材７を第２制御面４ｅによって係合部９ｂにしっかり係止する。【００１３】〔環状カッタ６の取り外し作動〕環状カッタ６が取り付けられた状態から、スリーブ４を回転させると、施錠部材７に対するスリーブ４の押さえが無くなるため、施錠部材７はスリーブ４の第１制御面４ｂ内に逃げ込みができる状態となる。この結果、環状カッタ６を下方に引き抜くと、環状カッタ６の施錠部材通過部９ａは施錠部材７を第１制御面４ｂ内に押し込みながら孔１ａ内から引き抜かれるため、環状カッタ６を簡単にアーバー１の孔１ａから取り外すことができる。
【実施例】の項
【００１６】アーバー１下端側には、環状カッタ取付用施錠部材（本実施例ではボールであり、以下施錠部材という）７の収容孔７ａが孔１ａの中心方向に向かって穿設されており、この収容孔７ａ内には施錠部材７が配置されている。該収容孔７ａは孔１ａの円周方向に複数孔設されている。一方、この施錠部材７に対応して、孔１ａ内には、前記施錠部材７が孔１ａ内側に突出した時の支承部材２が配置されている。この支承部材２は施錠部材７を半突出させた状態で受けるための凹部２ａを有しており、前記係止リング１０との間に配置されたスプリング３によって下方に付勢されている。そして、この支承部材２は、環状カッタの挿入部がアーバー１の孔１ａ内に進入してくると、環状カッタの挿入部によって前記スプリング３の付勢力に抗して図１に示す状態から上方に押され、環状カッタ挿入時の邪魔に成らない構成となっている。
【００１７】前記施錠部材７が配置されているアーバー１の下端外周面には外径が小さくなった段部１ｂが形成されており、この段部には環状カッタ係止用のスリーブ４が嵌合される。スリーブ４は図２に示すようなリング形状をしており、その一面側全周には復帰スプリング５を収納する凹部４ａが形成されている。またスリーブ４の内周面には施錠部材７を収容する第１制御面４ｂと施錠部材７を求心方向に押し出す作用をする第２制御面４ｅが形成されている。この第１制御面４ｂは、施錠部材７を第１制御面４ｂ内に収容する機能をもっている。前記第１制御面４ｂの深さ４ｃは、図３に示すように、前記第１制御面４ｂ内に施錠部材７を収容した状態でも、施錠部材７の一部７ｂが孔１ａ内側に突出するような深さに形成してある。
【００１８】スリーブ４の前記凹部４ａには図４に示す如く略Ｃ形をした復帰スプリング５が収納されており、その復帰スプリング５の一端はアーバー側に固定され、他端はスリーブ４側に固定されている。図（図１）中５ａは側板であり、５ｂは側板５ａをアーバーに取付けるための係止リングである。そして、スリーブ４はアーバー１の段部１ｂに嵌合された状態で復帰スプリング５によって常時は図３中Ａ矢印方向に（施錠部材７をアーバーの孔１ａ内に押し出す状態）に付勢維持されている。このため、図３に示す状態の時（即ち、環状カッタをアーバーに取り付けていない状態の時）には、前記図３中Ａ矢印方向に付勢されているスリーブ４の第１制御面部４ｂから施錠部材７は孔１ａ内に押し出されようとしているが、施錠部材７は孔１ａ内に配置された前記支承部材２によって施錠部材７の一部７ｂが孔１ａ内に半突出した状態となっている。この結果、この施錠部材７の通過を許容する施錠部材通過部を有している環状カッタ以外は、この環状カッタ着脱装置に装着することが出来ず、これにより、環状カッタの誤装着を防止することができる。以上のように上記スリーブ４および施錠部材７等により、環状カッタをアーバーに結合する施錠機構が構成されている。
【００２０】上記構成からなる環状カッタ着脱装置の作動を説明する。〔環状カッタ６の取り付け作動〕環状カッタ６を取り付けるにあたって、施錠部材７の一部７ｂが孔１ａ内側に突出した状態となっている。そこで、施錠部材７の通過を許容する施錠部材通過部９ａを有している環状カッタを、孔１ａ内に挿入する。環状カッタ６の挿入部９が支承部材２を押し込みながら、孔１ａ内に嵌合されると、施錠部材７が連接して形成した係合部９ｂ内に落ち込む。すると、スリーブ４は復帰スプリング５の付勢力によって図５に示す位置にまで戻り、施錠部材７を第２制御面４ｅによって係合部９ｂにしっかり係止する。こうして環状カッタ６は、アーバー１内のガタツキが無い状態で図７に示す如くアーバー１に取り付けられる。
【００２４】【発明の効果】以上詳細に述べた如く本発明によれば、常に穿孔装置の駆動能力や被穿孔材料に適合した環状カッタを、多くの環状カッタの中から選択することができ、不適当な環状カッタを穿孔装置に誤装着することによる不具合を防止することができる。この結果、穿孔装置側の駆動機構が損傷したり、環状カッタの刃先が破損すること等の不具合を確実に防止することができる。等々のすぐれた効果を奏するものである。
(2)　上記本件訂正前の明細書の記載によれば、本件訂正前の発明は、穿孔装置に簡単に着脱できるとともに、穿孔装置に不適格な環状カッタを誤って装着してしまうという不都合を解消できる環状カッタに関するものであることが認められ、アーバーや施錠部材は、環状カッタ自体の構造ではないが、環状カッタの施錠部材通過凹部や施錠部材と係止する係合凹部に影響する要素として規定されていることが認められる。


２　取消理由１（本件訂正の可否についての判断の誤り）について(1)ア　前記１に認定した本件訂正前の明細書の記載によれば、本件訂正前の発明における施錠部材は、挿入時にはアーバーの内側に半突出状態であり、スリーブを「操作」することによって没入可能に設けられていることが認められ、本件訂正前の発明の要旨にいう「スリーブを操作する」が「スリーブを回転させる」ことを意味すると限定して解釈すべき理由はない。
イ　原告は、本件訂正前の明細書の【請求項１】や発明の詳細な説明【００１１】に記載の「スリーブを操作する」とは、具体的には「スリーブを回転させる」ことを意味するものである旨主張する。
(ｱ)　確かに、発明の詳細な説明【００１３】には、前記のとおり、「スリーブ４を回転させると、」と記載されているものであるが、この記載は、各部材に番号が付されて説明されている点等を考慮すると、実施例に基づく説明を行っているものと認められ、上記「回転」を含む発明の詳細な説明【００１３】の記載から、スリーブの操作の形態が「回転」に限定されていると認めることはできない。(ｲ)　発明の詳細な説明【００２２】に、「スリーブ４を図３に示す状態に回転させると、」との記載がある点も、原告が自認するとおり、実施例についての記載であるから、その中に「スリーブ４を・・・回転させると、」との記載があることから、スリーブの操作の形態が「回転」に限定されていると認めることはできない。
(ｳ)　原告は、発明の詳細な説明【０００７】等及び図８、図９（別紙２参照）から理解されるように、本件訂正前の明細書では、「移動」との語を軸長手方向への変位を意味するものとして使用している旨主張するが、「移動」は、「図中右方に移動させて」や「図中左方に移動し」のように、「右方に」や「左方に」とともに使用されているものであるから、「移動」の語自体が軸長手方向への変位を意味するものとは認められない上、【０００７】は、その記載から明らかなように従来技術について説明している箇所であるから、その中で仮に「移動」が軸長手方向への変位を意味するものとして使用されているとしても、そのことは、本件訂正前の発明の要旨にいう「スリーブを操作する」が「スリーブを回転させる」ことに限定されることの根拠となるものとは認められない。
(ｴ)　以上のとおり、原告の上記主張は理由がない。(2)ア　本件訂正後の発明の要旨にいう「移動可能に取り付けられた操作スリーブ」との記載は、本件訂正前の発明の要旨にいう「操作スリーブを操作することにより」との記載を「前記周壁上に第１の位置と第２の位置との間で移動可能に取り付けられた操作スリーブ」と減縮しており、操作スリーブの機能を減縮したものと認められる。
また、本件訂正後の発明の要旨にいう「前記操作スリーブの第１制御面によって挿入孔内に押圧される前記施錠部材」との記載は、本件訂正前の発明の要旨にいう「挿入時にはアーバー側の内側に半突出状態となっており」との記載を減縮したものと認められる。
イ　前記のとおり、本件訂正前の発明の要旨にいう「スリーブを操作する」は、「スリーブを回転させる」ことを意味すると限定して解釈することはできないものであるところ、本件訂正後の発明の要旨にいう「移動可能に取り付けられた操作スリーブ」は、上記減縮に伴い、第１の位置と第２の位置との間で動くことができることを規定するにとどまり、スリーブがどの方向に可動であるかについては、本件訂正前の発明の要旨から変更しているとは認められない。(3)　以上によれば、「操作スリーブ」に係る点についての訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものである旨の審決の判断に誤りはない。
(4)　そして、本件訂正前の明細書の発明の詳細な説明【００１７】の記載によれば、「スプリング」は、操作スリーブを付勢するものであることが認められるところ、上記のように操作スリーブに係る点についての訂正が願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものである以上、スプリングについての審決の判断（審決書７頁９行ないし１９行）にも誤りはない。(5)　よって、原告主張の取消事由１は理由がない。３　取消理由２（本件発明の進歩性についての判断の誤り）について(1)　本件発明と甲第６号証（審判甲第１号証）刊行物との一致点、相違点の認定（審決書８頁５行ないし１１頁４行）は当事者間に争いがなく、相違点についての判断のうち、審判甲第２号証刊行物についての判断（同１１頁６行ないし１２頁２行）及び審判甲第３号証刊行物についての判断（同１２頁４行ないし７行の一部）は当事者間に争いがない。
(2)　甲第７号証（審判甲第４号証）に基づく容易想到性について検討する。ア　甲第７号証によれば、同号証には、次のとおり記載されていることが認められる。
「可動スリーブ１１の前後部内周には、前記筒状部２上の複数個の球１０と対応する位置に挿入溝１４が形成されている。この挿入溝１４は複数個の球１０が筒状部２の取付孔３内から外方へ退避するのを許容するための退避部１５と、その前方に続き球１０を取付孔３内へ押出すための斜状部１６とからなっている。この斜状部１６は、前部ほど直径が小さくなるように傾斜している。従って、第１図（別紙３参照）の状態では挿入溝１４の斜状部１６によって球１０は取付孔３内へ若干押出されている。第４図（別紙３参照）に示すように、可動スリーブ１１がコイルスプリング１３の弾性に抗して前方ヘスライドされると、挿入溝１４の退避部１５が球１０と対応するため、これらの球１０は取付孔３内から後退する。この場合、球１０は寸法的には取付孔３から完全に後退可能であるが、実際には取付孔３の内側方から押圧しないかぎり、球１０の内側縁は取付孔３内へ若干突出したままの状態となる。」（３欄２９行ないし４欄３行）、「第１図の状態で、球１０が外方へ後退し押出し部材１７がコイルスプリング１９により取付孔３内において前方へ移動されたとき、第４図に示すように押出し部材１７はその外周の係止段部２２が球１０の内側縁に係止されたところで移動が停止される。この場合、停止位置ではコイルスプリング１９がほとんど伸びきっているため、押出し部材１７は球１０を外側方へ強く押退けて前方へ飛出るようなことはない。」（４欄１９行ないし２７行）、
「別の替え軸をスピンドル１に取付ける場合には、第４図に示すように可動スリーブ１１を前方ヘスライドさせた状態で、替え軸の挿入軸部をスピンドル１の筒状部２へ前方から挿入する。


平成１３年（行ケ）第３２１号　特許取消決定取消請求事件（平成１４年１１月２８日口頭弁論終結）
判　　　　決
原　　　告　　　　　三洋電機株式会社
訴訟代理人弁理士　　山口隆生
被　　　告　　　　　特許庁長官　太田信一郎
指定代理人          松下聡、青山紘一、大野克人、林栄二
主　　　　文
特許庁が平成１０年異議第７０７５１号事件について平成１３年５月７日にした決定を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
主文と同旨の判決
第２　前提となる事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は、発明の名称を「電気掃除機」とする特許第２６４８０４３号（本件特許）の特許権者である。
本件特許は、昭和６２年２月１３日出願の実願昭６２－１８８５９号（原々出願）の変更出願である特願平３－３６５９５号（本件原出願）の一部を新たな出願として平成３年５月１６日に特許出願され（本件分割出願）、平成９年５月９日に設定登録された。
本件特許について特許異議の申立てがされ、特許庁は、これを平成１０年異議第７０７５１号として審理し、平成１０年１２月２１日、「特許第２６４８０４３号の特許を取り消す。」との決定（第１次取消決定）をした。原告は、同決定の取消を求めて東京高等裁判所に出訴し、平成１１年１０月２８日に、第１次取消決定を取り消す旨の判決がされた。
その後、再開された特許庁における審理の中で、平成１２年７月１７日付けで原告に対し取消理由通知がされ、原告は同年１０月２日に訂正の請求をしたが（本件訂正請求）、平成１３年２月９日付けで訂正拒絶理由通知がされ、同年５月７日、「特許第２６４８０４３号の請求項１に係る特許を取り消す」との決定（以下、単に「決定」という。）がされ、その謄本は同年６月２０日原告に送達された。
２　特許請求の範囲
（１）本件特許登録査定時の明細書の特許請求の範囲（この発明を「本件発明」という。）
【請求項１】掃除機本体に一端部が接続される可撓性ホースと、該ホースの他端側が接続される接続パイプと、該接続パイプに回転自在に接続される把手パイプと、該把手パイプに接続される延長管と、該延長管に接続される床用吸込具とを備え、前記把手パイプに把手部を形成し、把手部の延長管側にリモートコントロールスイッチを配設すると共に、前記把手パイプに、リモートコントロールスイッチに接続される導電性摺接体を設け、前記接続パイプに、導電性摺接体に電気的に接続され、可撓性ホースに付設された導電線を介して掃除機本体に接続される導電性摺接片を配設したことを特徴とする電気掃除機。
（２）本件訂正請求に係る訂正明細書の特許請求の範囲（この発明を「訂正請求に係る発明」という。）
【請求項１】掃除機本体に一端部が接続される可撓性ホースと、該ホースの他端側が接続される接続パイプと、該接続パイプに回転自在に接続される把手パイプと、該把手パイプに接続される延長管と、該延長管に接続される床用吸込具とを備え、前記把手パイプに把手部を形成し、把手部の延長管側にリモートコントロールスイッチを配設すると共に、前記把手パイプに、リモートコントロールスイッチに接続される導電性摺接体を設け、前記接続パイプに、導電性摺接体に電気的に接続され、可撓性ホースに付設された導電線を介して掃除機本体に接続される導電性摺接片を配設し、前記接続パイプと把手パイプとを回転自在に抜け止めする抜け止め部材を設けたことを特徴とする電気掃除機。」（下線部は訂正箇所）
３　決定の理由の要旨
決定の理由は、別紙決定の写し（以下「決定書」という。）のとおりである。要
するに、
(1)　平成１２年１０月２日付け訂正請求（本件訂正請求）について、①　本件原出願の願書に添付した明細書及び図面には、把手部に関しては、もっぱら「把手パイプに、把手パイプから離間して把手部を一体的に形成した発明」が記載されており、それ以外の把手部に関する発明は何ら記載されていないから、本件原出願には訂正請求に係る発明は記載されておらず、その分割出願は本件原出願の一部を新たな特許出願としたもの（特許法４４条１項による適法な分割出願）とは認められないので、出願日は平成３年５月１６日となるところ、　②　訂正請求に係る発明は、その特許出願前に日本国内において頒布された刊行物である実願昭６２－１８８５９号（実開昭６３－１２９６６７号）のマイクロフィルム（原々出願の公開公報：引用例）に記載された発明と実質的に同一の発明であるから、特許法２９条１項３号に該当し、特許を受けることができない、として、訂正を認め
ず、
(2)　本件発明は、訂正請求に係る発明の構成中「接続パイプと把手パイプとを回転自在に抜け止めする抜け止め部材を設けた」構成の限定のないものであるから、上記(1)で訂正の適否について判断したのと同様に、適法な分割出願とは認められず、かつ、引用例に記載された発明であるから、特許法２９条１項３号に該当し、特許を受けることができない、というものである。
第３　原告主張の決定取消事由


決定は、本件原出願には分割出願に係る発明（訂正請求に係る発明）が記載されていないから本件分割出願は特許法４４条１項の規定に適合する適法な分割出願とはいえないとの誤った認定判断をし（取消事由）、この誤った認定判断に基づき出願日を認定し、訂正請求に係る発明の独立特許要件を否定して、本件訂正請求を認めず、本件特許の請求項１（訂正前のもの）に係る特許を取り消すとの誤った結論に至ったものであって、分割の適否についての上記認定判断の誤りが決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、決定は取り消されるべきである。１　決定は、「原出願の願書に添付した明細書及び図面には、把手部に関しては、もっぱら『把手パイプに、把手パイプから離間して把手部を一体的に形成し』た発明が記載されており、それ以外の把手部に関する発明は何ら記載されていない。」（決定書３頁２９～３２行）から、原出願には訂正請求に係る発明は記載されておらず（決定書３頁３５、３６行）、本件分割出願は特許法４４条１項による適法な分割出願とは認められないと認定判断したが、決定にいう「原出願の願書に添付した明細書及び図面」とは、本件原出願の登録査定時の明細書及び図面（甲第３号証：原出願の特許公報。以下「本件原出願の登録時明細書」という。）を指しているものであるから、上記認定判断は誤りである。
すなわち、出願の分割適否の基準となる明細書又は図面は、原出願の願書に最初に添付した明細書又は図面（以下、願書に最初に添付した明細書又は図面を「当初明細書」ということがある。）であり、これは特許庁の審査基準にも合致するものである。ところが、決定が分割の適否を判断するに当たって基準とした「原出願の願書に添付した明細書及び図面」は、本件原出願の登録時明細書であって当初明細書ではない。
決定は、特許法４４条１項の適用に当たり、本件分割出願に係る発明と対比すべき原出願の明細書を誤り、訂正請求に係る発明を本件原出願の登録時明細書と対比するという誤りを犯した結果、本件分割出願に係る発明（訂正請求に係る発明）が本件原出願の当初明細書に含まれる発明であるか否かを判断することなく、本件分割出願が適法な分割出願とは認められないという誤った判断に至ったものであり、この誤りが決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。２　被告は、決定は分割適否の基準となる明細書又は図面について明確に断じたわけではない、と主張するが、一般に「原出願の願書に添付した明細書及び図面」とは、補正があった場合にはその補正を含んだ明細書及び図面を指すものであり、原出願の当初明細書を意味するものではない。また、被告は、本件原出願の当初明細書と登録時明細書との間に実質的な差異はないから、分割適否の判断の結論に影響はないと主張するが、両明細書を比較すると、特許請求の範囲のみならず、発明が解決しようとする課題や実施例を参照した発明の詳細な説明についても実質的に補正がなされているのであるから、本件原出願の当初明細書と登録時明細書とが実質的に異なる明細書であることは明らかである。
しかも、決定が分割の適否判断に当たって基準とした本件原出願の登録時明細書は、分割直前の明細書でもない（本件原出願の明細書は、本件分割出願がされた平成３年５月１６日より後の補正で、「把手パイプに、把手パイプから離間して把手部を一体的に形成し」との文言が特許請求の範囲に加入された上で、登録査定されている。）。
３　以上のとおり、決定は、分割適否の判断において基準とすべき原出願の明細書を誤った違法がある。分割適否の判断において、基準明細書の誤りは一般に結論に影響を及ぼすものであるから、決定は取り消されるべきである。
第４　被告の反論
特許法４４条１項にいう「特許出願」とは、補正の効力などを考慮すれば、当該分割出願の直前の明細書又は図面を内容とした特許出願と解すべきであり、分割直前の原出願の明細書又は図面に記載された発明の一部を分割出願に係る発明とすることが、原則として、適法な分割出願であるための要件である。一方、分割直前の原出願の明細書又は図面に記載していない事項であっても、原出願の当初明細書又は図面に記載した事項であれば、補正により原出願の明細書又は図面に記載した事項として復活することもあり得るので、その場合には、特許法４４条１項にいう「特許出願」が原出願の当初明細書又は図面を内容とした特許出願であるといっても、間違いではない。
また、決定では、「原出願は、平成９年５月９日に、特許２６４８０３５号として設定登録されており、その発明の要旨は、明細書及び図面の記載からみて、特許請求の範囲に記載された以下のものにある。・・・原出願には、訂正請求に係る上記１．の発明は記載されていないので、本件特許の特許出願は、もともと原出願の一部を新たな特許出願としたものとは認められないから、特許法第４４条第１項による適法な分割出願とは認められない。」（決定書３頁１７～３８行）と判断したのであって、分割適否の基準となる明細書又は図面について明確に断じたわけではない。
本件においては、原出願の当初明細書であっても登録時の明細書であっても、分割適否の判断に当たっては、実質的に変わりがないから、決定の結論に影響を及ぼすものではない。
第５　当裁判所の判断


１　分割出願の適否を判断する基準となる「原出願の明細書又は図面」について（１）特許法４４条１項は、「特許出願人は願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる期間内に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。」と規定する。この規定は、原出願の明細書又は図面に二以上の発明が記載されていること、及び、分割出願の対象とされた発明が上記二以上の発明のいずれかであることを適法な分割出願の要件として定めたものであると解されている。そして、二以上の発明を包含する原出願の明細書又は図面とは、本来、「分割直前の原出願の明細書又は図面」であるが、原出願の願書に最初に添付した明細書又は図面（当初明細書）について補正がされた場合も、当初明細書に記載された発明は補正によりこれを分割直前の原出願に係る発明となし得たものであるから、結局、分割出願の適否は、分割出願に係る発明が当初明細書に記載されていたか否かを基準とすべきことになる。これを本件発明についていえば、平成３年５月１６日の本件分割出願の適否は、本件分割出願に係る発明が本件原出願の当初明細書に記載されていたか否かを基準として決すべきである。本件分割出願が特許法４４条１項の規定に適合する適法な分割出願であるか否かの基準とされるべきが本件原出願の当初明細書であることについては、被告もこれを争っていない。
（２）ところで、分割出願の目的は、原出願に包含されてはいるが原出願に係る発明とは異なる発明を別の出願として出願することにあるが、もともと、原出願に係る発明と分割出願に係る発明とは、いずれも原出願の当初明細書又は図面に記載された発明なのであるから、両者に共通する構成が存する場合の多いことは容易に理解し得るところである。そうであれば、分割出願を行うに当たり、分割出願に係る発明と原出願に係る発明とが互いに異なる発明であることを明確にするために、原出願の明細書又は図面にも補正を加えて、分割出願に係る発明を排除する記載とすることも大いにあり得ることというべきである。そうすると、分割出願に係る発明が原出願の登録時明細書に記載されていないとしても、そのことから直ちに、分割出願に係る発明が原出願の当初明細書にも記載されていないといえるものではない。
２　以下、本件についてみる。
（１）決定は、「原出願の願書に添付した明細書及び図面には、把手部に関しては、もっぱら『把手パイプに、把手パイプから離間して把手部を一体的に形成し』た発明が記載されており、それ以外の把手部に関する発明は何ら記載されていない。・・・原出願には、訂正請求に係る上記１．の発明は記載されていないので、本件特許の特許出願は、もともと原出願の一部を新たな特許出願としたものとは認められないから、特許法第４４条第１項による適法な分割出願とは認められない。」（決定書３頁２９～３８行）と判断している。ここで決定のいう「原出願の願書に添付した明細書及び図面」が本件原出願の当初明細書を指すものでないことは、明らかである。
すなわち、決定には、
(ア)「２．・・・原出願は、平成９年５月９日に、特許２６４８０３５号として設定登録されており、その発明の要旨は、明細書及び図面の記載からみて、特許請求の範囲に記載された以下のものにある。
『掃除機本体に一端部が接続される可撓性ホースと、該ホースの他端側が接続される接続パイプと、該接続パイプに回転自在に接続される把手パイプと、該把手パイプに接続される延長管と、該延長管に接続される床用吸込具とを備え、前記把手パイプに、把手パイプから離間して把手部を一体的に形成し、把手部の延長管側にリモートコントロールスイッチを配設すると共に、把手パイプに、リモートコントロールスイッチに接続される導電性摺接体を設け、前記接続パイプに、導電性摺接体に電気的に接続され、可撓性ホースに付設された導電線を介して掃除機本体に接続される導電性摺接片を配設したことを特徴とする電気掃除機。』」（決定書３頁１７～２８行）
(イ)「原出願の願書に添付した明細書及び図面には、把手部に関しては、もっぱら『把手パイプに、把手パイプから離間して把手部を一体的に形成し』た発明が記
載されており」（同３頁２９行～３１行）
(ウ)「『曲がりパイプに取っ手部を形成したパイプ』が原出願の明細書及び図面に記載されていたということにはならない。」（決定書５頁１５～１７行）と記載されていることが認められるところ、決定のいう「特許請求の範囲に記載された以下のもの」（(ア)の『　』内部分）は、本件原出願の登録時明細書（甲第３号証）の特許請求の範囲の記載と逐一一致する一方で、本件原出願の当初明細書（甲第５号証の１頁から４頁の【図４】まで）の特許請求の範囲の記載とは一致しない。また、本件原出願の登録時明細書には、「把手付曲がりパイプ」、「把手パイプ」、「把手部」という３種の用語が使用され、「把手付曲がりパイプには、・・・把手パイプが設けられている。」（甲第５号証２頁左欄の【実施例】の説明）など、「把手パイプ」に言及した記述が実施例について説明の随所にみられるが、「把手パイプ」という語は、本件原出願の当初明細書には存在しない。さらに、本件原出願の当初明細書には、「曲がりパイプに取っ手をつけたもの」（甲第５号証段落【０００２】）との記載、及び「取っ手付曲がりパイプ」（同号証段落【０００３】外随所）との記載がある（これらは『曲がりパイプに取っ手部を形成したパイプ』（前記(ウ)参照）と異ならないと解される。）にもかかわらず、決定は、『曲がりパイプに取っ手部を形成したパイプ』は原出願の明細書及び図面に記載されていないとしている。
以上のことから、決定にいう「原出願の願書に添付した明細書及び図面」が本件原出願の登録時明細書（甲第３号証）を指していること、したがって、決定が、本件原出願の当初明細書（甲第５号証の１頁から４頁の【図４】まで）ではなく、登録時明細書を基準として、訂正請求に係る発明が原出願に含まれているか否かを検討し、「本件特許の特許出願は、もともと原出願の一部を新たな特許出願としたものとは認められない」（決定書３頁３６～３７行）と判断したことは、明らかである。


被告は、決定は「分割適否の基準となる明細書又は図面について明確に断じたわけではない。」と主張するが、到底採用することができない。（２）　そうすると、決定は、訂正請求に係る発明の分割出願が特許法４４条１項に適合するか否かを判断するに当たって、基準とすべき原出願の明細書又は図面を誤り、本来、本件原出願の当初明細書と訂正請求に係る発明とを対比検討して、訂正請求に係る発明が原出願に含まれた発明であるか否かを判断すべきであったところを、誤って、本件原出願の登録時明細書との対比検討によって、訂正請求に係る発明が原出願に含まれた発明ではないという結論に至ったものであるといわざるを得ない。上記誤りは決定の結論に影響し得べきものというべきである。（３）　被告は、「本件については、原出願の当初明細書であっても、原出願登録査定時の明細書であっても、分割適否の判断に当たっては、実質的に変わりがない」から、決定に上記誤りがあるとしても、その誤りは決定の結論に影響を及ぼすものではないと主張する。これは、本件原出願の当初明細書と登録時明細書との間に実質的に差異がない場合にのみ成立し得る主張であるが、本件においては、両明細書が実質的に差異のない明細書であるということはできない。すなわち、本件原出願の登録時明細書には、【発明が解決しようとする課題】として、「従来の電気掃除機の把手付曲がりパイプは、・・・把手部が傾斜し、把手部が上方に位置せず、使い勝手が悪いという問題点があった。」（甲第３号証１頁右欄３行～２頁左欄３行）という、把手部の位置に言及した記載があるのに対し、本件原出願の当初明細書にはこれに対応する記載は存在しない。上記記載が本件分割出願と同日付けの平成３年５月６日付け手続補正により明細書に追加された記載であることは、甲第５号証の５頁（手続補正書掲載部分）の左欄２８、２９行に同文記載があることから明らかである。
また、本件原出願の登録時明細書は、特許請求の範囲に「前記把手パイプに、把手パイプから離間して把手部を一体的に形成し」と記載されて、把手部が「把手パイプから離間して形成」されたものに限定されており、この限定に対応して、発明の詳細な説明欄の記載も「把手パイプ」と「把手部」とを区別して記述する記載態様になっているのに対し、原出願の当初明細書には、「把手パイプ」と「把手部」とを区別して両者の位置関係に言及した記載は存在しない。そして、甲第５号証の５頁以下（手続補正書掲載部分）によれば、「把手パイプ」の語及び「把手パイプ」と「把手部」との位置関係（「離間して形成」）についての記載は、本件分割出願と同日付けでされた平成３年５月６日付け手続補正により挿入されたものであることが認められる。
以上認定したところによれば、原出願の登録時明細書と原出願の当初明細書との間には、本件の争点である「把手パイプに、把手パイプから離間して把手部を一体的に形成した」という構成に関連する記載という点に関して、実質的に差異があるというべきである。
したがって、「本件については、原出願の当初明細書であっても、原出願登録査定時の明細書であっても、分割適否の判断に当たっては、実質的に変わりがない」旨の被告主張は失当である。
なお、本件においては、本件分割出願と同日の平成３年５月１６日付けで本件原出願の明細書に手続補正がされており（甲第５号証：原出願公開公報の４頁左下【手続補正書】以下７頁までの記載）、この手続補正と本件分割出願とは同日付けであるためその先後関係は明らかでないものの、甲第５号証の手続補正書記載部分と原出願の登録時明細書（甲第３号証）とを比較すると、両者の間には【従来の技術】欄、【発明が解決使用とする課題】欄、【発明の効果】欄等の記載に相違する点があることが認められる。そうすると、本件原出願の登録時明細書は、分割直前の本件原出願の明細書であるともいえないから、決定における分割の適否の判断は、原出願の願書に最初に添付した明細書はもとより、原出願の分割直前の明細書を基準としてされたものでもない。
３　結論
以上のとおり、決定は、訂正請求についての判断の前提として、本件分割出願（訂正請求に係る発明を対象とするもの）が特許法４４条１項の規定に適合する適法な分割出願かどうかを判断するに当たり、その判断の基準とされるべき原出願の明細書を誤ったものといわざるを得ない。そして、この誤りが、本件分割出願（訂正請求に係る発明を対象とするもの）についての出願日の認定、さらには、本件訂正の可否についての判断を左右し、決定の結論に影響し得べきものであることは明らかである。また、決定は、分割出願の対象である発明が本件発明である場合についても、訂正請求に係る発明について判断したのと同様の理由により、その分割出願は適法な分割出願とは認められないとして出願日の遡及を認めず、出願日を分割出願の日である平成３年５月１６日として、本件発明（訂正前）が特許法２９条１項３号に該当するとしたものであるところ、その分割の適否についての判断に前記同様の誤りがあること、そしてその誤りが決定の結論に影響を及ぼし得べきものであることも、また、明らかである。
本件については、本件原出願の当初明細書に記載された発明の課題、課題の解決手段、発明の効果及び実施例に照らして、訂正請求に係る発明が原出願に含まれた発明であるかどうかを、特許庁において改めて審理判断することが相当である。よって、決定を取り消すこととし、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第１８民事部
裁判長裁判官　　　　　塩　　　月　　　秀　　　平
裁判官　　　　　古　　　城　　　春　　　実
裁判官　　　　　田　　　中　　　昌　　　利


平成１４年(ワ)第１１６６８号　特許権に基づく損害賠償請求事件
平成１７年８月３０日口頭弁論終結
判　　　　　　　　　決
原　　　　　　　　告　　　　　アルゼ株式会社
原告訴訟代理人弁護士　　　　　松本司
同　　　　　　　　　　　　　　　岩坪哲
同　　　　　　　　　　　　　　　美勢克彦
被　　　　　　　　告　　　　　　サミー株式会社
被告訴訟代理人弁護士　　　　　　牧野利秋
同　　　　　　　　　　　　　　　飯田秀郷
同　　　　　　　　　　　　　　　栗宇一樹
上記２名訴訟復代理人弁護士　　　大友良浩
同　　　　　　　　　　　　　　　戸谷由布子
被告訴訟代理人弁護士　　　　　　早稲本和徳
同　　　　　　　　　　　　　　　七字賢彦
同　　　　　　　　　　　　　　　鈴木英之
同　　　　　　　　　　　　　　　片山英二
同　　　　　　　　　　　　　　　北原潤一
同　　　　　　　　　　　　　　　大月雅博
被告補佐人弁理士　　　　　　　　廣瀬隆行
同　　　　　　　　　　　　　　　黒田博道
同　　　　　　　　　　　　　　　米山淑幸
被告補助参加人　　　　　　　　　日本電動式遊技機特許株式会社
被告補助参加人訴訟代理人弁護士　島田康男
被告補助参加人補佐人弁理士　　　紺野正幸
主　　　　　　　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　原告の請求
被告は，原告に対し，５１億４５７５万円及びこれに対する平成１４年６月８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
１　本件は，スロットマシンに関する特許権（特許第２５７４９１２号。以下，同特許に係る特許発明のうち請求項１に係る発明を「本件特許発明」といい，同発明に係る特許権を「本件特許権」という。）を訴外ユニバーサル販売株式会社（以下「ユニバーサル」という。）から承継し，移転登録を得た原告が，被告において，平成１２年１２月２０日からパチスロ機「獣王」（以下「被告製品」という。）を少なくとも１０万２９１５台製造販売し，被告製品の構成が本件特許発明の技術的範囲に属しており，本件特許権を侵害するとして，被告に対し，損害賠償金５１億４５７５万円の支払を求めた事案である。これに対し，被告は，被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属することを争うと共に，本件特許権を無効にすべき旨の審決が確定したため，原告の請求は理由がないと主張して争っている。２　前提となる事実（争いのない事実及び末尾掲記の証拠により認められる事実）
(1)ユニバーサルは，平成８年１０月２４日，本件特許権の登録を得た。原告は，ユニバーサルを吸収合併したことにより本件特許権を承継し，平成１０年１１月１６日，その移転登録を受けた（甲１，弁論の全趣旨）。(2)特許庁は，平成１５年１１月１７日，本件特許権に関する無効審判請求事件（無効２００２－３５３９１号事件，無効２００２－３５４４３号事件）において，「特許第２５７４９１２号の請求項１に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。原告は，同審決について東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起したが（平成１５年（行ケ）第５８０号審決取消請求事件），東京高等裁判所は，平成１７年２月１５日，原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡した（乙２８）。
原告は，同判決について，最高裁判所に上告及び上告受理の申立をしたが（平成１７年（行ツ）第１５９号，平成１７年（行ヒ）第１６８号），最高裁判所は，同年７月７日，「本件上告を棄却する。本件を上告審として受理しない。」との決定をした（乙２９）。
第３　当裁判所の判断
上記認定の各事実によれば，本件特許権を無効にすべき旨の審決が確定したことが認められ，本件特許権は，初めから存在しなかったものとみなされる。よって，原告の本訴請求は，その余の点について判断するまでもなく，理由がないことが明らかであるから，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４６部


平成１４年(ネ)第２６４８号　実用新案権侵害差止等請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成１２年(ワ)第２２０４２号）
平成１４年７月４日口頭弁論終結
判決
控訴人　　　　　　　　　　ヤーマン株式会社
訴訟代理人弁護士　　　　　島　田　康　男
補佐人弁理士　　　　　　　須　山　佐　一
被控訴人　　　　　　　　　株式会社ベステック
（以下「被控訴人ベステック」という。）
訴訟代理人弁護士　　　　　鳥　海　哲　郎
同　　　　　　　　　　　　三　森　　　仁
同　　　　　　　　　　　　金　子　憲　康
同　　　　　　　　　　　　黒　岩　海　映
被控訴人　　　　　　　　　コミー株式会社
（以下「被控訴人コミー」という。）
訴訟代理人弁護士　　　　　早　川　忠　孝
同　　　　　　　　　　　　小　倉　秀　夫
主文
１　本件控訴を棄却する。
２　当審における訴訟費用は，控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　控訴人
(1)原判決を取り消す。
(2)（主位的請求）
被控訴人らは，控訴人に対し，連帯して，６５００万円及びこれに対する平成１２年１１月１０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(3)（予備的請求①）
被控訴人らは，控訴人に対し，連帯して，３６３８万円及びこれに対する平成１２年１１月１０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(4)（予備的請求②）
被控訴人コミーは，控訴人に対し，１６２５万円及びこれに対する平成１２年１１月１０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(5)訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人らの負担とする。
２　被控訴人ら
主文と同旨
第２　事案の概要
本件は，考案の名称を「下肢骨格矯正装置」とする登録実用新案（登録番号第３０１４４７０号）に係る実用新案権（以下「本件実用新案権」といい，その考案を「本件考案」という。）を有する控訴人が，被控訴人ベステックが製造・販売し，被控訴人コミーが使用する原判決添付の別紙物件目録１及び２記載の各下肢部矯正装置は本件考案の技術的範囲に属しており，同各下肢部矯正装置の製造・販売及び使用は本件実用新案権を侵害する，と主張して，被控訴人ら各自に対して，実用新案法２９条１項（主位的請求）又は２項（予備的請求①）に基づき，被控訴人コミーに対しては更に予備的に同条３項（予備的請求②）に基づき，損害賠償を請求した事案である。原審が控訴人の上記各請求をいずれも棄却したのに対し，控訴人が，上記の裁判を求めて控訴しているものである。
当事者の主張は，次のとおり付加するほか，原判決の「事実及び理由」の「第２　事案の概要」欄記載のとおりであるから，これを引用する（以下，「本件明細書」，「構成要件Ａ，Ｃ」の語を，原判決の用法に従って用いる。）。
１　控訴人の当審における主張の要点
(1)本件考案は，医療用のものではなく，本件明細書の段落【０００１】（【産業上の利用分野】の項である。）に記載されているように，「美容処理装置に関する」ものであるから，本件考案にいう「下肢骨格矯正」を実現するためには，骨格の歪み（ひずみ）を直接矯正するほどの力を作用させる必要はなく，筋肉をほぐしたり和らげたりきたえたりする程度の力を作用させることで十分である。すなわち，本件考案における「下肢骨格矯正」は，下肢骨格そのものの矯正を意味するのではなく，筋肉の引締め及び緩和による下肢骨格の矯正を意味するのである。したがって，原判決が，本件考案の下肢骨格矯正を骨格そのものの矯正と考え，本件考案の構成要件Ａ及びＣの「臀部」を「骨盤部分」と，「足先」を「足首の関節部分」として，骨格そのものの矯正に関連する意義に解したのは誤りである。
(2)原判決は，本件考案の構成要件Ｃの「締付ベルト」について，本件明細書の段落【００１４】等の記載を挙げ，それを根拠として，「単に両足を保持固定する機能を有するにとどまるものではなく，臀部と足先部分を含む下肢全体を外側エヤークッションごと保持固定することによって，同クッションが圧搾空気により膨張した際に，その外向きの移動を拘束し，骨盤部分及び足首部分を含む下肢全体を締め付ける機能を有するものでなければならない」（原判決２５頁２行～６行）と認定している。しかし，①本件明細書の段落【００１４】は，本件考案の実施例の記載にすぎないのであるから，同段落の記載自体は本件考案の解釈の根拠になるものではない，②同段落の記載を参照することはできるとしても，同段落においては，Ｘ脚の矯正の場合には，膝の間に入れた内側エヤークッションにだけ空気を入れればよいことが記載されているのであり，この場合，外側エヤークッションには圧搾空気が送られることはないことになる。また，本件明細書の段落【００１６】には，締付ベルトとシート１０との関係について，種々の変形や改造が可能であることが記載されており，その一例としてシート１０を両足が入る袋状に形成した例も記載されていて，両足（臀部，膝，足先）を保持固定する締付ベルトとシートとの関係が検討されていることが明らかであるのに，外側エヤークッションの保持固定については全く記載されていない。これらのことからすれば，原判決が，本件考案における構成要件Ｃの「締付ベルト」が常に外側エヤークッションを保持固定する機能を有するものであると解したことは，誤りというべきである。


２　被控訴人らの当審における反論の要点
(1)控訴人の上記主張１(1)は，本件明細書の段落【０００６】，【０００７】の記載に明らかに反しており，失当である。
(2)控訴人の上記主張１(2)は，本件明細書の段落【００１４】等の記載に明らかに反しており，失当である。
第３　当裁判所の判断
当裁判所は，控訴人の請求は，いずれも理由がない，と判断する。その理由は，以下のとおり付加するほか，原判決の「第３　当裁判所の判断」のとおりであるから，これを引用する。
１(1)控訴人の上記主張１(1)について
控訴人は，本件明細書の段落【０００１】（【産業上の利用分野】の項）に本件考案が，「美容処理装置に関する」ものであると記載されていることを根拠に，本件考案における「下肢骨格矯正」は，下肢骨格そのものの矯正を意味するのではなく，筋肉の引き締め及び緩和による下肢骨格の矯正を意味する，と主張する。しかし，本件明細書の段落【０００１】の内容は「【産業上の利用分野】この考案は，美容や健康の維持に利用できる下肢骨格矯正装置，特にＯ脚あるいはＸ脚を矯正する美容処理装置に関する。」というにすぎないものであって，【産業上の利用分野】の項である同項の記載中に，本件考案が「美容処理装置に関する」ものであることが含まれているからといって，それだけのことから，本件考案の「下肢骨格矯正」が医療の領域に入ることはおよそあり得ない，などということになるものではないから，段落【０００１】の記載をもって本件考案が控訴人の主張のようなものであるとの解釈の根拠とすることはできない。他にも，控訴人主張の解釈の根拠となる資料は，本件明細書の記載を中心に本件全証拠を検討しても，見いだすことができない。本件明細書には，【従来の技術】の項の一部として，「一般に，Ｏ脚あるいはＸ脚のような下肢の骨格の不正規な状態は，単に下肢の骨格のみでなく，骨盤あるいは足関節等にも不自然な歪みがある。…解説書には，Ｏ脚により他の部位の骨格に歪みが生じることが指摘されている。代表的なものとして「骨盤の歪み」，「股関節の歪み」，「膝関節の歪み」，「足首の歪み」および「足根骨の出っ張り」である。これ等の不整骨格状態は単独に生じていたり，場合によっては，複合状態で生じている。それ故，Ｏ脚を矯正するため，脚の曲がり部分にのみ機械的な力を加えて，正規な姿勢に強制的に矯正することでは十分ではない。つまり，骨盤部分や足首部分にも同時に機械的な力を適切な向きに適切な強さで加えて矯正する必要がある。」と記載された上で（甲第２号証段落【０００６】），【考案が解決しようとする課題】の項に，「それ故，この考案の課題は，使用が容易で，構造・構成が単純で，身体の種々の部位に機械的な力を適切な向きに適切な強さで加えてＯ脚あるいはＸ脚を総合的に矯正できる下肢骨格矯正装置を提供することにある。」（同段落【０００７】）と記載されているのである。控訴人の上記主張は，本件明細書のこのような記載に，むしろ明白に反するものというべきである。控訴人の上記主張は，到底採用することができない。
(2)控訴人の上記主張１(2)について
(ｱ)①の主張について
本件明細書の段落【００１０】に，「以下では，添付図面を参照しながら好適実施例に基づきこの考案をより詳しく説明する。」と記載されていることから明らかなように，本件明細書の段落【００１４】は，本件考案の実施例の説明であると同時に，本件考案の説明ともなっているものである。原判決は，本件明細書の段落【００１４】の「締付ベルト…の当たっていないところでは，締付ベルトによる外向きの移動が拘束されていないため，例えば，外側エヤークッション…に圧縮空気を導入しても，内向きに力を与えないか，あるいは極めて弱い力しか与えない。」との記載，及び，段落【００１５】の「Ｏ脚あるいはＸ脚の人の臀部や足先の骨格は不整があるため，これを臀部の締付ベルト…および足先部の締付ベルト…により加圧印加を与える。」との記載を参照した上で，本件考案の「構成要件Ｃが，「少なくとも臀部，両方の足および足先をそれぞれ脱着可能に保持固定できる」締付ベルトの存在を要求しているのは，少なくとも臀部と足先部分において，締付ベルトにより外側エヤークッションの外向きの移動を拘束し，その上で同クッションを膨張させることによって，骨盤部分や足首の関節部分に内向きの力を加えることが，本件考案の作用効果を達成するために必要である」（原判決２４頁２１行～２６行）と認定した上，構成要件Ｃの「「締付ベルト」とは，単に両足を保持固定する機能を有するにとどまるものではなく，臀部と足先部分を含む下肢全体を外側エヤークッションごと保持固定することによって，同クッションが圧搾空気により膨張した際に，その外向きの移動を拘束し，骨盤部分及び足首部分を含む下肢全体を締め付ける機能を有するものでなければならない」（同２５頁２行～６行）と解釈したものである。
本件明細書の上記のような段落【００１４】及び【００１５】の記載は，実施例についてのものであると同時に，単なる実施例そのものの説明としてではなく，本件考案自体の「締付ベルト」の作用について説明したものでもあることは，その記載自体から明らかである。したがって，控訴人の上記１(2)①の主張は，失当であり，採用することができない。
(ｲ)②の主張について


平成１４年（行ケ）第３９９号　審決取消請求事件
平成１５年１０月９日判決言渡、平成１５年９月２５日口頭弁論終結
判　　　　決
原　　告　　　　　　日立工機株式会社
訴訟代理人弁護士　　井　坂　光　明
同　　　　弁理士　　吉　岡　宏　嗣、井　沢　　　博
被　　告　　　　　　マックス株式会社
訴訟代理人弁護士　　田　倉　　　保
同　　　　弁理士　　七　條　耕　司、髙　田　修　治
主　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
特許庁が無効２００１－３５５３６号事件について平成１４年６月２５日にした審決を取り消す、との判決。
第２　事案の概要
１　特許庁における手続の経緯
原告は、発明の名称を「空気動工具用圧縮機」とする特許第３０１８５３７号（平成３年３月２７日出願、平成１２年１月７日設定登録。以下「本件特許」という。）の特許権者である。
本件特許について、被告から、無効審判の請求（無効２００１－３５５３６号）がされ、特許庁は、平成１４年６月２５日、「特許第３０１８５３７号の請求項１に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし、その謄本を同年７月５日原告に送達した。
２　特許請求の範囲の記載
【請求項１】　（以下請求項１に係る発明を「本件発明」という。）空気釘打機、空気インパクトレンチ等の空気動工具を駆動する圧縮空気を生成す
る可搬型の空気動工具用圧縮機であって、
高圧の圧縮空気を生成し、生成した圧縮空気を空気タンクに貯め、空気タンクに各々から取出せる圧縮空気の最大圧力が異なる少なくとも２種類の減圧弁を取付け、これら減圧弁に取付けられ圧縮空気取出口を形成するソケットを互いに互換性のないソケットとし、前記少なくとも２種類の減圧弁から取出せる圧縮空気の最大圧力を、一方は７～１０ｋｇ／ｃｍ２、他方はこれよりも高圧の１０～３０ｋｇ／
ｃｍ
２としたことを特徴とする空気動工具用圧縮機
３　審決の理由の要旨
審決の理由の要旨は、本件発明は、刊行物１（米国特許第４８７０９９４号明細書、甲３）及び刊行物２（米国特許第４７８２８６１号明細書、甲４）に記載された各発明並びに周知事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明についての特許は、特許法２９条２項の規定に違反してなされたものであり、同法１２３条１項２号により無効とすべきものである、というものである。
なお、審決が上記判断をするにあたって認定した本件発明と刊行物１に記載された発明との相違点３は、下記のとおりである。
【相違点３】
「本件発明の空気タンクに取付けられる減圧弁が、各々から取出せる圧縮空気の最大圧力が異なる少なくとも２種類の減圧弁であって、これらの少なくとも２種類の減圧弁から取出せる圧縮空気の最大圧力を、一方は７～１０ｋｇ／ｃｍ２、他方
はこれよりも高圧の１０～３０ｋｇ／ｃｍ
２としたものであり、さらに、これらの減
圧弁に取付けられ圧縮空気取出口を形成する流体継ぎ手手段が、互いに互換性のないソケットであるのに対し、刊行物１に記載された発明では、取り出せる圧縮空気の圧力が異なるように調整可能な、少なくとも２つの単なる減圧弁であり、また、流体継ぎ手手段は単なるコネクタである点。」
第３　原告主張の審決取消事由
審決は、刊行物１記載の発明に刊行物２記載の技術的事項を適用して相違点３に係る本件発明の構成とすることは、当業者が容易になし得る旨判断したが、その判断の前提とした刊行物２に記載された技術的事項の認定を誤っている（取消事由１）のみならず、容易になし得るとした判断も誤りである（取消事由２）から、取り消されるべきである。なお、相違点１、２についての認定判断は争わない。１　取消事由１（刊行物２に記載された技術的事項についての認定の誤り）審決は、相違点３についての判断に際して、刊行物２に記載された事項の認定を誤っている。
(1)　減圧弁（刊行物２の「自動調圧器」）についての誤り審決は、「刊行物２に記載される「自動調圧器３２」は、減圧弁そのものであるから、高圧の圧縮ガスが貯められたガス容器１０に、取り出せる圧縮ガスの最大圧力（二次側最高圧力）を規制する減圧弁を取付けることにより、この減圧弁から取り出せる圧縮ガスの最大圧力を限定して規制することは、刊行物２に記載されている。」と認定したが、誤りである。
本件発明の「減圧弁」とは、入口側の圧力にかかわりなく、出口側圧力を入口側圧力よりも低い設定圧力に調整する圧力調整弁であり、かつ、最大圧力より低い圧力であれば、任意の圧力を取り出せる減圧弁である。


これに対し、刊行物２に記載された自動調圧器３２は、取り出せる圧力を自動的にある所定値を超えない圧力に制限する弁であり、取り出せる圧力を所望の圧力に調整する機能は有しないものであるから、本件発明の「減圧弁」ではない。(2)　「減圧弁に取付けられる流体継ぎ手手段」についての誤り審決は、「減圧弁（自動調圧器３２）に、他の流体継ぎ手手段とは異なった基準の流体継ぎ手手段を取り付けることにより、流体継ぎ手手段と取り出せる最大圧力とを関連付け、誤接続することなく、必要な最大圧力の圧縮ガスを取り出すことが、刊行物２に記載されているものと認められるから、この減圧弁に取付けられた圧縮空気取り出し口を形成する流体継ぎ手手段は、他の（圧縮空気取出口を形成する）流体継ぎ手手段と互換性のないものであって、該減圧弁の出口にだけ適合して取り付けられるものであることは明らかである。」と認定した。しかし、刊行物２には、「流体継ぎ手手段と取り出せる最大圧力を関連付け、必要な最大圧力を取り出す」ことは記載されていないから、審決の上記認定は、誤りである。すなわち、刊行物２には、「アセチレン用の機器および配給システムの最大圧力は通常は異ならないが、２つの異なったコネクタの大きさを有することはアセチレン配給システムでは一般的である。かかる場合には、タンク供給弁には異なった大きさの２つの取出口が設けられ、一方には１つの種類の機器に適合する大きさのねじを切ってあり、他方には、他の種類の機器の継ぎ手に適合する大きさにねじが切ってある」（甲４の２欄６４行～３欄８行）との記載があり、この記載は、最大圧力が同じでコネクタの大きさが違うことを述べたものである。したがって、「流体継ぎ手手段と取り出せる最大圧力を関連付け、必要な最大圧力を取出す」ことは、刊行物２には記載されていない。
２　取消事由２（相違点３に関し、刊行物１記載の発明に刊行物２記載の事項を適用することが容易であるとした判断の誤り）
(1)　課題の認識の困難性
従来、空気動工具用の圧縮機は、高圧ガス取締法の適用により、最高圧力が１０ｋｇ／ｃｍ２以下に規制されていたが、昭和６２年の法改正により３０ｋｇ／ｃｍ２あるいはそれ以上の圧力まで使用することが可能となった。そこで、低圧用の工具と高圧用の工具が共存することになったとき、低圧空気動工具を誤って３０ｋｇ／ｃｍ２もの高圧の圧縮機に接続すれば大きな事故につながる。本件発明は、このような法改正の裏側にある問題点をいち早く察知し、これを課題として認識した結果生まれた発明である。すなわち、本件発明は、課題の設定自体に重要な意味があるのに、審決は、本件発明の進歩性判断にあたってこれを考慮していない。審決は、「高圧ガス取締法の改正により、空気圧縮機関連の機器のシステム構成が１０ｋｇ／ｃｍ２未満と、１０～３０ｋｇ／ｃｍ２という圧力段階に応じたものとなることが・・・当業者にとって周知の事項であったことを考慮すれば、上記の適用に際し、減圧弁の最大圧力を、１０ｋｇ／ｃｍ２未満と１０～３０ｋｇ／ｃｍ２とすることは、当業者が必要に応じて適宜選択し得る程度の設計的事項にすぎない。」というが、高圧ガス取締法の改正と空気タンクに取り付ける減圧弁の最大圧力を異ならせるということとの間には全く因果関係がないのであり、減圧弁の圧力設定の操作を間違えると、深刻な事故が発生するおそれがあるという課題の認識がない以上、減圧弁の最大圧力を上記のように選定することが容易であるとはいえない。
また、審決は、「流体継ぎ手手段を、互いに互換性のないソケットとすることにより、誤接続を防止し、ひいては、誤接続による危険性を回避すること（は）・・・周知・慣用の手段にすぎないから、刊行物１に記載された発明の各流体継ぎ手手段に、刊行物２に記載された発明の流体継ぎ手手段に関する事項を適用するに際し、当該流体継ぎ手手段を互いに互換性のないソケットとすることは、当業者が必要に応じて適宜選択し得る程度の事項にすぎない。」と認定するが、刊行物１は、低圧と高圧が混在するシステムを想定していないから、審決の上記認定は誤りである。
(2)　審決は、相違点３についての判断の理由として、理由（ａ）ないし（ｅ）を挙げるが、理由（ｂ）ないし（ｅ）は、成り立たない。ア　審決は、理由（ｂ）として、「高圧の圧縮ガスを取り扱う時は、常用圧力と最高圧力を常に考慮しなければならないことが、当業者にとって技術常識である」と述べ、また、理由（ｃ）として、上記技術常識は「刊行物１に記載された発明が属する高圧ガス容器の技術分野においても、また、刊行物２に記載された発明が属する高圧ガス容器の技術分野においても、常に考慮されなければならない事項である点において共通している。」と述べている。
しかし、本件発明では、市場に低圧用の釘打ち機と高圧用の釘打ち機が混在する状況を想定したときに、減圧弁操作の間違いによる事項を防止するためには、それぞれの減圧弁の最大圧力を決めておくことがどうしても必要である、という特別な事情に基づいて最大圧力を規定したのであって、単に、高圧の圧縮ガスを取り扱う時に考慮することが常識である常用圧力と最高圧力を考慮するのとは事情が異なる。また、刊行物１に記載された空気動工具が高圧ガスを扱うとはどこにも記載されていない。したがって、理由（ｂ）及び（ｃ）は、理由がない。イ　審決は、理由（ｄ）として、「刊行物１に記載された発明も刊行物２に記載された発明も、共に、単一の圧力源から最大圧力が異なる圧縮ガスを取出す点において、その技術的課題が同様のものであること」を挙げる。しかし、単一の圧力源から最大圧力が異なる圧縮ガスを取り出すことが課題であるとは、どこにも記載されていない。
ウ　審決は、理由（ｅ）として、「刊行物１に記載された発明に刊行物２に記載されるような当業者にとって周知の減圧弁を用いることを妨げる特段の技術的事情が存在するとは認められないこと」を挙げるが、刊行物２に記載されている自動調圧器３２を刊行物の減圧弁である弁３４にそのまま適用しても、自動調圧器３２は最大圧力よりも低い圧力に調整する機能を備えていないから、刊行物１の空気動工具は動作しなくなり、本件発明の構成に至ることはできない。エ　刊行物１には本件発明の課題の認識がなく、最大圧力を定めた減圧弁を使用する必要がないので、当業者が刊行物１の技術に刊行物２の技術を適用しようとする動機付けがない。
また、刊行物１と刊行物２とは、数十倍も圧力が異なり、ガスの種類も異なる配給システムであるから、刊行物１記載の発明に刊行物２の技術的事項を用することは考えられない。
第４　被告の反論の骨子
相違点３についての審決の認定、判断に何ら誤りはない。
第５　当裁判所の判断


１　取消事由１（刊行物２に記載された技術的事項の認定）に対する判断(1)　減圧弁（刊行物２の「自動調圧器」について）原告は、本件発明の「減圧弁」とは、「入口側の圧力にかかわりなく、出口側圧力を入口側圧力よりも低い設定圧力に調整する圧力制御弁であり、かつ、最大圧力より低い圧力であれば、任意の圧力を取出せる減圧弁」のことであると主張し、刊行物２には、そのような減圧弁は記載されていないと主張する。なるほど、原告が指摘する甲５の文献（１９８５年度版ＪＩＳハンドブック「油圧・空気圧」）には、「減圧弁」の意味として「入り口側の圧力にかかわりなく、出口側圧力を入口側圧力よりも低い設定圧力に調整する圧力制御弁」と記載されていることが認められるが、そこでいう「調整する」は、出口側圧力を必要圧に下げることができる、という程度の意味に解することが相当であり、原告の主張するように「減圧弁」を出口側圧力を使用者において「任意に調整する」ことのできるものに限定する理由は見いだし難い。かえって、乙８の文献（コロナ社発行「機械用語辞典」）の「減圧弁」についての説明には、「一般に作動流体の圧力が、使用圧よりも高すぎる時これを減圧し一定に保つための弁を言う。構造は多種多様である。」とされていて、出口側圧力が任意に変えられることについて何ら言及はされていないこと、本件明細書（甲２の２）の発明の詳細な説明中にも取り出し圧力が低圧と高圧の２種類の減圧弁が設けられることが記載されるのみで、圧力が任意に調整可能であることが条件となっているかのような記述はないことに照らすと、本件発明の「減圧弁」とは、出口側圧力を使用者において任意に調整できる形式のものに限られないというべきである。
刊行物２に記載された自動調圧器３２は、使用者が任意に出口圧力を調整できるような機構は設けられていないが、出口側圧力を供給圧力よりも減圧するものであるから、本件発明にいう「減圧弁」に相当するものであることは明らかである。したがって、審決が「刊行物２に記載される「自動調圧器３２」は、減圧弁そのものである」と認定したことに誤りはない。
(2)　減圧弁に取り付けられる流体継手手段について原告は、刊行物２には、「流体継ぎ手手段と取出せる最大圧力とを関連付け、誤接続することなく、必要な最大圧力の圧縮ガスを取り出す」ことは記載されていないから、この点に関する審決の認定は誤りであると主張する。しかしながら、原告の上記主張は、以下のとおり、採用することができない。ア　刊行物２には、「発明の要約」の項に、「本発明によれば、圧縮ガスのための新規で改良されたタンクバルブは、複数のねじ付き出口を備える」（甲４、訳文２頁１５～１６行）との記載（記載①）があり、一個のバルブが複数のねじ付き出口を備えているという点が刊行物２記載の発明の特徴であるとの認識が示されている。
そして、上記記載に続く部分では、「特定の圧縮ガス、例えば様々な最高圧力定格を持つ分配システム用の加圧状態の酸素を供給タンクが収容するという例では、バルブの出口ポートの一つから吐出される酸素圧力がこの特定の出口ポートの最高圧力定格を越えないように作動する減圧用圧力調整器がこのポートと組み合わされる。バルブ本体により設けられる別の出口ポートは、供給タンクの内部と直接に連通して、タンク内に収容される酸素の最高圧力に対応するサイズとねじ山形状を持つ。」（甲４、訳文２頁１６～２１行）との記載（記載②）があり、２つの出口ポートの出口圧力とポートのサイズやねじ形状が異なる場合について、継手と取り出す圧力を関連づけることが説明されている。
さらに、刊行物２には、「本発明の別の面によれば、所与のバルブに二つ以上の出口ポートが設けられ、各々が特定ガスの特定の規格サイズ定格に適合するようなサイズとねじ山を持つ。例えば、アセチレン用の装置又は分配システムの一部は、一種類のサイズの雌継手を備え、アセチレン用の他の装置又は分配システムは、別のサイズの雌継手部材を備える。アセチレン用の装置と分配システムの最高圧力定格は通常では異ならないが、アセチレン分配システムが２種類の異なるコネクタサイズを持つことはよくある。このような場合、タンク供給バルブはサイズが異なる二つのポートを備え、一方は一つのタイプの装置に適合するサイズとねじ山を持ち、他方は他のタイプの装置の継手に適合するサイズとねじ山とを持つ。両方のシステムの圧力が同じであるという場合、タンクバルブは２種類の異なるサイズの二つのねじ付き出口ポートを備えて、圧力調整器は必要ない。しかしこのようなシステムでも同じ基本的長所が得られ、専用のアダプタなどを必要とせずに、多様なサイズの分配システム又は装置に接続するのに１種類のシリンダの在庫が使用されるだけである。」（甲４号証訳文　３頁８～１９行）との記載（記載③）がある。イ　上記イに認定したところによれば、刊行物２は、「発明の要約」欄において、刊行物２記載の発明の特徴を２つの側面から説明しており、第１の側面として２つの出口ポートの圧力と規格が異なる場合、第２の側面として２つのポートの圧力は同じであるが、規格が異なる場合について、それぞれのメリットを指摘していることが理解される。
原告が、刊行物２のものには同じ圧力で２つの異なるコネクタを設けることが記載されるのみであるとの主張を根拠づけるものとして指摘する刊行物２中の記載（記載③）は、前記第２の側面（２つのシステムが同じ作動圧力で動作するがコネクタの形式が異なる場合）についての記述であるが、審決の「減圧弁（自動調圧器３２）に、他の流体継ぎ手手段とは異なった基準の流体継ぎ手手段を取り付けることにより、流体継ぎ手手段と取出せる最大圧力とを関連付け、誤接続することなく、必要な最大圧力の圧縮ガスを取出すことが、刊行物２に記載されているものと認められる」との判断は、第１の側面（２つの出口ポートの圧力が異なる場合）についての記述（記載②）に基づくものであって、適切な判断であると認められる。(3)　したがって、相違点３についての判断（刊行物１記載の発明に刊行物２記載の技術的事項を適用することの容易性）に際して、前提とされた刊行物２の認定に誤りがあるとの原告の主張（取消事由１）は、理由がない。２　取消事由２（相違点３に関し、刊行物１記載の発明に刊行物２記載の事項を適用することの容易性）に対する判断
上記１に認定したところに基づき、刊行物１記載の発明に刊行物２記載の事項を適用することの容易性について検討する。
(1)　原告は、本件発明は、低圧用の工具と高圧用の工具が共存する時代をいち早く予見し、低圧用の工具を高圧の圧縮機に接続すれば重大な事項につながるという課題の認識が本件発明につながったものであると主張し、本件特許出願当時、この課題の認識は困難であったから、刊行物１記載の発明に刊行物２記載の技術的事項を適用する動機付けがない旨主張する。


主文
１　一審原告ら，一審被告らの本件各控訴をいずれも棄却する。２　控訴費用は，一審原告ら，一審被告らそれぞれの貼用印紙分をそれぞれ一審原告ら，一審被告らの各負担とし，その余の費用を二分し，その一を一審原告ら，その余を一審被告らの各負担とする。
事実及び理由
第１　控訴の趣旨
１　一審原告ら
(1)　原判決主文３ないし５項を次のとおり変更する。
ア　主位的請求
一審被告門真税務署長が，一審原告Ａの平成６年分の贈与税について平成９年６月１３日付けでした更正（ただし，一審被告国税不服審判所長の裁決により一部取り消された後のもの）のうち，課税価格３６０万４０００円，納付すべき税額４５万１０００円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定（ただし，一審被告国税不服審判所長の裁決により一部取り消された後のもの）を取り消す。一審被告吹田税務署長が，一審原告Ｂの平成６年分の贈与税について平成９年６月１３日付けでした更正（ただし，一審被告国税不服審判所長の裁決により一部取り消された後のもの）のうち，課税価格４３４万４４９２円，納付すべき税額６４万８２００円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定（ただし，一審被告国税不服審判所長の裁決により一部取り消された後のもの）を取り消す。
イ　予備的請求
一審被告門真税務署長が，一審原告Ａの平成６年分の贈与税について平成９年６月１３日付けでした更正（ただし，一審被告国税不服審判所長の裁決により一部取り消された後のもの）のうち，課税価格１５８５万４０００円，納付すべき税額５７３万９７００円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定（ただし，被告国税不服審判所長の裁決により一部取り消された後のもの）を取り消す。一審被告吹田税務署長が，一審原告Ｂの平成６年分の贈与税について平成９年６月１３日付けでした更正（ただし，一審被告国税不服審判所長の裁決により一部取り消された後のもの）のうち，課税価格４１０９万４４９２円，納付すべき税額２０４２万１１００円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定（ただし，一審被告国税不服審判所長の裁決により一部取り消された後のもの）を取り消す。(2)　訴訟費用は第１審，２審とも一審被告らの負担とする。
(3)　仮執行宣言
２　一審被告ら
(1)　原判決中，一審被告ら敗訴部分を取り消す。
(2)　一審原告らの本件請求を棄却する。
(3)　訴訟費用は，第１，２審とも一審原告らの負担とする。
第２　事案の概要
１　本件は，一審原告らの平成６年分の贈与税について，一審被告門真税務署長（一審原告Ａについて）及び一審被告吹田税務署長（一審原告Ｂについて）がした更正（以下「本件各更正」という。。）及び過少申告加算税賦課決定（以下「本件各賦課決定」といい，本件各更正とあわせて，「本件各更正等」という。）の各取消しを求めた事案であり，原判決は，一部を認容し，一部を却下し，その余を棄却し，双方が却下部分を除く部分につき控訴した。
２　前提となる事実等，争点及び争点についての当事者の主張は，次に付加するほか，原判決の事実及び理由，第２の１ないし３（原判決４頁２０行目から５３頁２０行目まで）中，控訴にかかる一審被告ら関係部分記載のとおりであるから，これを引用する。
３　当審における主張
(1)　一審原告ら
ア　評価基本通達による配当還元方式の適用
相続税法２２条は贈与により取得した価額については，原則として当該財産の取得の時における時価により評価すべき旨定めているところ，時価とは客観的な交換価値，すなわち，不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立する価格をいうものと解される。しかし，客観的な交換価値は必ずしも一義的に確定されるものでないので，課税実務上，納税者間の公平，納税者の便宜，徴税費用の節減という見地から，財産評価の一般的基準として評価基本通達が定められている。国民は，その経済活動を行うに際し，租税上の負担のことをも考えて経済活動を取捨選択している。課税上の評価が違うのであれば，当該の経済活動そのものを国民が行わないことも当然ありえる。国民が行った経済活動に対して当事者の申告と異なる課税処分がされた場合，仮にその課税処分が正しかったとしても，国民が行った経済活動に正しい課税がなされただけであると評価することはできない。なぜなら，たとえ正しい課税であったとしても，そのような課税がなされるのであれば，そもそも国民はそのような経済活動を行わなかったといえるから，当該課税処分は，納税者の経済活動の選択の自由を奪ってしまうからである。したがって，現実に国民への税務申告の指針として開示されている財産評価基本通達と異なる課税処分は，当該通達の修正がなされない限り，国民の経済活動の自由を侵害するものとして許されないというべきである。本件出資に対し評価通達１８８－２を適用しないことは，憲法２９条，同１３条によって国民に保障された経済活動の自由，憲法３１条，同３０条が規定する適正手続きの保障に違反するものというべきである。仮に，財産評価基本通達をそのまま適用することがかえって実質的な租税負担の公平を著しく害するような特別の事情がある場合に別の合理的な評価方法によることが許されるしても，その特別事情は厳格に判断されなければならない。
Ｃが本件出資をした平成４年当時，シティ・アイランド開発は，坪単価５０万円という極めて廉価な購入価格で土地を購入済みで，売却により充分な利益が上がる可能性が極めて高く，有望な事業への投資だった。本件出資金は，ほとんど地下げ事業のための土地購入資金として使用され，地下げ事業が成功しない限り戻ってくることがなく，シティ・アイランド開発は，当初，地下げ事業自体が長期間を要する事業であるとともに，バブル経済の崩壊の時期と重なったことから，やむを得ず無配にしたに過ぎず，平成１０年２月期より利益配当を行なっている。配当金の額は利益金額や処分可能額のうち何割を配当に廻すかという経営政策（配当性向）によって決定されるのであり，資本と資本準備金の振り分け如何により影響を受けることはなく，本件出資は利益配当を目的としてを行われた。


また，１対９９の割合による資本と資本準備金の振り分けになったのは，Ｄがシティ･アイランドを設立する際，地下げ事業をする上で底地借地人との交渉の際に多額の資本金の会社であることが不都合であり，さらに，当時の不動産会社の実際として，資本金が１０００万円ぐらいの会社が普通ぐらいであったことから，自然に資本金１０００万円の会社が設立された結果に過ぎず，Ｃは，上記振分けが既に定められていた増資を引き受けて本件出資をした関係上，自己の意思を関与させる余地がなかった。有限会社は，有限会社法の規定により，増資の場合に１口当たりの資本金の額を超える部分の払込金を資本準備金の額に組入れることが法定されており，Ｃや一審原告らの意思によって資本金の額と資本準備金の額への組入れを左右することはできない。
したがって，本件において特別事情があったということはできず，配当還元方式を規定した通達１８８－２をそのまま適用すべきである。
イ　純資産価額方式を基準とした評価方法の不合理性
一審被告らを含む課税当局は，他の同種事件において，出資の評価額につき修正配当還元方式により５０万円と主張したり，純資産価額の８０％で７７万９５３３円と主張したり，純資産価額そのままの８６万９２１１円と主張したり，預け金として１００万円と主張したり，主張が首尾一貫しないのであって，本件と同様の事件であると一審被告らが主張しているＥ事件において，国税不服審判所における審理の際，城東税務署長（実質的に大阪国税局）は，配当還元方式の所定の計算式の中の「その株式の１株当たりの資本金の額」につきこれを「資本等の金額」と読み替えて実際に払込みされた額の１００万円を当てはめて本件出資を１口当たり５０万円と評価した処分が正当であると主張し，国税不服審判所長は，上記修正配当還元方式の是非を示すことなく新たに純資産価額方式を適用して１口９７万４４１７円の８０％である７７万９５３３円と評価し，城東税務署長及び国税不服審判所長は，その訴訟においては，本件出資の評価額が１口７７万９５３３円であると主張する一方，１口５０万円とした原処分庁の判断も違法でない旨主張し，「『他の合理的な方式』とは，複数の方法が考えられるところであり，いずれか一つの方法以外は誤りであるとの帰結が導かれるものではない。『資本金の額』を資本金及び資本準備金の額と読み替えた上で配当還元方式を用いることも，純資産価額方式を用いることも，他の合理的な方法に当たり，いずれの方法からも本件処分の適法性が基礎づけられるというべきである，複数の方法が考えられるところであり，いずれか一つの方法以外は誤りであるとの帰結が導かれるものではない。本件に則していえば，『資本金の額』を資本金及び資本準備金の額と読み替えた上で配当還元方式を用いることも，純資産価額方式を用いることも，他の合理的な方法に当たり，いずれの方法からも本件処分の適法性が基礎づけられるというべきである。」旨釈明し，さらに，「２億４５００万円との評価額（修正配当還元方式による１口５０万円の評価額）も，３億８１９７万１４６４円との評価額（純資産価額方式による２割減の評価額）も，いずれも客観的な評価方法により算出されたものであり」と釈明していたのであり，また，一審被告らは本件税務調査の段階で原判決の評価方法・評価額と同様の１口５０万円で修正申告をするように一審原告らに対して指導するなど，課税根拠が変遷しており，純資産価額方式の根拠そのものが破綻している。純資産価額方式の合理性は，小会社の株主が株式を保有することによって会社財産を間接的に保有するものであり，個人企業者と同じように（間接的にではあるが）会社財産を支配しているから，個人企業者の財産評価と均衡を維持できることにあり，会社を支配している状況が必要である。純資産価額方式の妥当性は，会社を支配している株主がその支配権によって会社の解散を決議して残余財産の分配に与ることが法的に可能であるという点にある。
したがって，会社が大会社で解散決議など容易にできず支配株主といえども残余財産の分配にあずかることが困難な場合には純資産価額方式によらず類似業種比準価額方式によっていることや，支配株主であっても単独で解散決議ができない５０％未満の持株の株主の場合には，その事情を斟酌して純資産価額の８０％で評価することとされているのも同様の理由によるのである。会社への出資は共益権的側面と自益権的側面を有していることを基本とするところ，純資産価額を出資口数で除したものが出資の客観的交換価値であるというのは，出資の共益権的側面を無視し，ひいては自益権的側面の把握も歪めてしまうものである。シティ・アイランド開発は，ほとんど出資金を土地購入資金として使用しているから，返還約束を果たそうと思えば地下げ事業で利益を上げるか，金融機関から返済資金を借りるしかしないが，地下げ事業は，借地人への土地払下げ交渉がうまくいかなければ利益が上がらないという大きなリスクがあり，その交渉相手の借地人の数たるや１８０人にも及び，それら借地人が底地買取り資金を有しているのかどうか，払下げ価格がいくらで妥結するのか，そしてこのような交渉がいつになれば全体として利益を上げられるようになるのか，様々なリスクがあることは明らかであり，本件出資を受けた時点で出資金の返還約束をすることは客観的にも不可能というほかなく，返還約束を守るために金融機関から買戻し資金を借り入れなければならないということになれば，その時点で金利負担が発生することになり，いずれにしろ，金利負担のない資金調達ということは，大きなリスクのある買戻約束と比べると，何のメリットにもならない。したがって，およそシティ・アイランド開発が返還約束をしていたと推認すべき状況はない。
Ｆから贈与を受けたＧらが出資をシティ・アイランド開発に譲渡したことは，地下げ事業を誤解した借地人らの代理人弁護士からシティ・アイランド開発の取締役であったＦ，Ｈ，Ｉ及びＪに対し，借地人らに対する脅迫行為により法的措置をとる旨の警告文書が送付されてきたというやむを得ない事情に基づくものであって，かかる事実があるからといって，出資された当時，既に買い戻し約束があったなどということにならない。また，Ｋから贈与を受けたＬが出資をシティ・アイランド開発に譲渡したのは，Ｋが日本刀収集の趣味が高じて資産を散逸させた挙句に長男のＬが自殺をするという異常事態の中で，Ｋがシティ・アイランド開発への出資を筋の悪い関係者に提供するおそれがあったからシティ・アイランド開発がやむを得ず買い取ったものであり，もとより買戻し約束があったことによるものではない。シティ・アイランド開発の出資者は，平成３年から４年にかけて行なわれた出資から既に１２，１３年間が経過しているにもかかわらず，Ｆ及びＫを除いて，誰一人として出資を譲渡，買戻しなどせず，現在まで保有し続けてきた。


ウ　国税通則法６５条４項所定の正当な理由
評価通達は，いったん定められれば，画一的に適用することが納税者の予測可能性を担保することになる。いったん定められた通達を安易に操作すれば，国民は何を基準に申告を行っていいのか判断しようもない。極めて複雑な納税事務において納税者に対し通達以外の基準で納税せよとなどど期待しても，納税者に不可能を強いるに等しい。
本件において，一審被告らが純資産価額方式を主張し，原判決が配当還元方式そのものではなく配当還元方式に準ずる方式によるすべき旨判示しているとおり，本件出資の時価は明確なものではなく，課税当局による評価額でさえ変動しているのであり，国民の立場からすれば評価通達以外の評価方法がないのであるから，所与の通達を基準として申告をした以上，過少申告加算税を適用すべきではない正当理由があるといえる。
(2)　一審被告ら
ア　配当還元方式を基準とした評価方法の不合理性
配当還元方式は，多種多様な出資の評価額の決定要素のうち配当金のみを基準とする評価方式であるために，評価の適正も担保し難いほか，評価の基準となる配当金額についても客観的な支払基準が存在しないため，決定に際して経営者の恣意が介入しやすい。このため，個々の資産，負債を基に税額が決定される個人事業者との権衡を図るという観点からすれば，配当還元方式は，配当を受けることが当該出資の主たる要素となるような例外的な場合の評価方法として限定的に用いられるべきものである。評価基本通達１８８－２の合理性は，事業経営の影響の少ない同族株主の一部及び従業員株主などのような少数株主が利益配当のみを期待して株式を取得した場合の実質的な期待を評価において反映させるのが妥当であること，評価基本通達による一般的基準を定めることによる株式評価の簡便性を確保する必要性があることに求められる。しかるところ，Ｃないし一審原告らは，本件出資に対する利益配当を得ることなど期待しておらず，もっぱら配当還元方式により評価をされることを前提に贈与税の負担を軽減させることのみを目的としていたのであって，配当還元方式による評価をする実質を有していない。払込金額を資本金１に対し資本準備金９９の割合で組み入れ，出資金のうち１００分の１しか利益配当を受け得ない当該出資が配当金の受領を目的とするとは考えられず，現に，平成８年２月２９日までの各事業年度に利益配当がなかったから，本件出資は，その利益配当額を基準にして算定する配当還元方式によって評価するだけの実質を有していないといわざるを得ない。
本件出資は，評価基本通達１８８－２に定める配当還元方式による評価方法を形式的に適用することが，実質的な租税負担の公平を著しく害する結果となるなど，評価基本通達に定められた評価方法によらない評価を行うことが正当とされる特別の事情があるから，評価の簡便性に配慮する必要はなく，利益配当を基準とする配当還元方式を採用する合理性はない。
イ　純資産価額方式を基準とした評価方法の合理性
純資産価額方式は，評価理論上取引相場のない会社の持分評価における原則的な方法であり，評価基本通達上も取引相場のない会社の株式の原則的評価方法として合理性を有する。そして，純資産価額方式による算定の合理性は，当該出資の理論的・客観的価値が会社の純資産価額を出資の口数で除したものと考えられることから導かれるのであって，当該有限会社を支配しているといえる状況がない場合に算定の合理性が失われるわけではない。
シティ・アイランド開発に対する出資者は，評価基本通達１８８－２に定める配当還元方式が適用されるように，Ｍが３０パーセント以上の出資割合を保つことによって，Ｍが同族社員となり，Ｍ以外の出資者が同族社員以外の社員となるよう出資割合を調整することを前提に出資しているのであり，また，出資の目的も，会社経営や利益配当にあるのではなく，もっぱら出資の評価額を低く抑え，これを贈与することにより，本来であれば負担すべき贈与税ないし相続税の軽減を図ることのみにある。しかも，本件は，将来においてその目的が達成できたことが確定した時点で，出資者がシティ・アイランド開発から出資金相当額の返還を受けることが推認できるという特殊な事案なのである。そして，このような特殊な会社においては，出資者が支配権を有しているとみられるような出資割合にするはずがなく，また，出資者が当該会社の経営自体に参加する意思がないのは当然であるから，通常の会社の株式買取請求の際の評価等における一般論を持ち出し，当該有限会社を支配しているといえる状況の有無を問題とする必要性はない。シティ・アイランド開発のＣ以外の出資者６名（Ｍを除く。）の１名であるＦから平成５年６月１５日に贈与を受けたＧ及びＮは，平成６年６月１日ころ，出資（４９０口）を払込金額と同額の４億９０００万円でシティ・アイランド開発に譲渡した。同じ１名であるＫから贈与を受けたＬは，その出資持分を配当還元方式により１口当たり５０００円と評価し，贈与税の申告をしているが，平成６年３月１日に出資（５００口）を払込金額と同額の１口当たり１００万円，合計５億円でシティ・アイランド開発に譲渡した。上記２名の出資分の出資口数（合計９９０口）及び譲渡金額（合計９億９０００万円）からすれば，本件出資を含むシティ・アイランド開発の出資者ら（Ｍを除く。）の各出資の客観的価値は，贈与時において，１口当たり１００万円を下らなかったと認められる。９９０口の出資口数が９億９０００万円で譲渡された事実からすれば，全く同じ契約関係に基づき出資をしている本件出資も，同等の価値を有すると考えるのが自然であって，単に一審原告らにおいて回収された事実が立証されていないことのみを理由に，本件出資の客観的価値が失われていると認めることはできない。Ｃは，本件メモ（乙２）及び本件自筆書面（乙３）において，「子供から㈲シティ・アイランド開発への売却は，出資価格のほぼ２億円くらいでできるという約束があったので」との記載を残すことを認めたから，本件出資が払込金とほぼ同額の１口当たり約１００万円の価値があることの記載を残すことを認めたことになり，本件調査時，本件出資が払込金額相当額の価値があることを認識し，また，そのような認識をもって本件出資を行い，一審原告らに贈与したと推認される。


そして，Ｆ及びＫの出資に係る権利が昀終的にシティ・アイランド開発に払込金額と同額で買い取られていることとＣが本件出資に際し出資価額相当額での売却ができる特別な約束が存在していたことを認めていることからすれば，出資者ら（Ｍを除く。）による各出資に際し，出資者らとシティ・アイランド開発との間で，本件出資を含む各出資に係る権利を対象とするいわゆる買戻特約が存在していたことが優に推認される。シティ・アイランド開発らは，買戻特約付き出資を受けたことにより，通常，金融機関等からの利息付き融資に頼ることなく，無利息である出資者からの出資により資金調達を行うというメリットがあったことになる。また，出資者らは，租税回避できる金額相当の利益を期待して出資するのであるから，必ずしも払込金額全額の回収が得られないとしても，出資に応じるメリットがある。そうすると，仮に，シティ・アイランド開発らが出資者らに対し，払込金額全額の支払を保証する内容の買戻しまでは約束しなかったとしても，出資者らが出資をする可能性・合理性は十分にあり，この場合，シティ・アイランド開発らは，払込金額と出資者らへの返還額との差額分を確保することができるというメリットがあるというべきであるから，シティ・アイランド開発が出資者らとの間で買戻特約等を付して出資を受け入れることに合理性がなかったとはいえない。なお，本件出資の買戻し等による本件出資に係る払込金額相当額の回収が実現していないことは，本件出資の客観的価値そのものを算定する上で重要な斟酌事由であっても，当該有限会社を支配しているといえる状況の有無を判断する事由になり得ないから，これを肯定した原判決はその論理に明白な誤りがある。
ウ　仮執行宣言
行政処分は，その成立に何らかの瑕疵があっても，それが重大かつ明白な瑕疵であってそのために無効と認められる場合のほかは，権限のある行政庁が職権によってこれを取り消すか，一定の訴訟手続によって争った結果それが取り消されるまでは，その相手方はもちろん，裁判所・行政庁その他第三者も一応，これを有効な行為として取り扱う仕組みが採られている。仮に原判決における一審被告らの敗訴部分が維持され，更に当審において一審原告らの控訴がいれられるとした場合であっても，その判断は判決確定を待って行政庁を拘束するものであるから，本案判決に仮執行の宣言を付すことは認められるべきではない。
第３　当裁判所の判断
１　当裁判所も，当審における一審原告ら，一審被告らの主張及び証拠を加えて更に検討するも，一審原告らの一審被告らに対する本件請求は原判決の認容する限度で相当として認容し，その余を不相当として棄却すべきものと判断するが，その理由は，次のとおり付加するほか，原判決の事実及び理由第３の１ないし３（原判決５３頁２２行目から８２頁２行目まで）の説示と同一であるから，これ（却下についての部分を除く。）を引用する。ただし，原判決５４頁２４行目の「午後９時」を「午前９時」と改める。
２　当審における一審原告らの主張について
(1)　評価基本通達による配当還元方式の適用について通常の経済活動につき特別の事情もないのに税務申告の指針として開示されている財産評価基本通達と異なる課税処分をすることは，国民の法に対する予測と信頼に反して経済活動の自由を侵害することとなり，許されないが，本件出資は，引用にかかる原判決認定，説示のとおり，もっぱら本件出資の評価額を低廉なものとする目的で評価基本通達１８８－２に定める配当還元方式を適用し得るようにするための方策として１対９９の割合をもって資本金と資本準備金への振り分けをしたのであって，このような経済活動につき同通達どおりの評価をすることは，実質的な租税負担の公平を著しく害するという国民経済に対する明らかな不公正をもたらすのであるから，同通達の適用を否定することは，法の理念，憲法の精神に合致する当然の措置であり，憲法２９条，同１３条によって国民に保障された経済活動の自由，憲法３１条，同３０条が規定する適正手続の保障に違反しない。
上記振り分けをするに至った事情についての一審原告ら主張に沿う甲３６，４９の供述部分ないし記載部分は，採用し得ないから，本件で特別事情を厳格に解した場合，これに該当する事実があるといえる。一審原告らの上記に関する主張は採用することができない。(2)　純資産価額方式を基準とした評価方法の合理性について純資産価額方式の妥当性は，引用にかかる原判決認定，説示のとおり，会社を支配している株主がその支配権によって会社の解散を決議して残余財産の分配に与ることが法的に可能であるという点にあり，或いは，法形式的には会社を支配していない株主が事実として現実に残余財産の分配に与ることが可能であるという点にあると考えられ，評価理論上，何らの留保もなく，当然に取引相場のない会社の持分評価における原則的方法となるわけではない。


甲３６，乙２，３，弁論の全趣旨によれば，本件メモ（乙２）及び本件自筆書面（乙３）に，「㈲シティ・アイランド開発への出資は，出資前から，Ｄ，日本経営のＯ，Ｐより子供への贈与は安い価格ででき，子供から㈲シティ・アイランド開発への売却は，出資価格のほぼ２億くらいでできるという約束があったので，私の２億の預金を子供名義の預金に安い税金で移せる事を目的として出資しました。」との内容が記述されていること，シティ・アイランド開発のＣ以外の出資者６名（Ｍを除く。）の１名であるＦから平成５年６月１５日に贈与を受けたＧ及びＮは，平成６年６月１日ころ，出資（４９０口）を払込金額と同額の４億９０００万円でシティ・アイランド開発に譲渡し，同じ１名であるＫから贈与を受けたＬは，平成６年３月１日，出資（５００口）を払込金額と同額の１口当たり１００万円，合計５億円でシティ・アイランド開発に譲渡したことが認められ，これによると，引用にかかる原判決認定，説示のとおり，Ｃは，極めて低額の税金の負担で子孫への財産の移譲ができて，シティ・アイランド開発の行う事業の成果により将来的に出資した金額と同程度の金額の回収が見込まれるとの認識を有していたといえるが，同程度の金額の回収見込みの認識であるから，シティ・アイランド開発による本件出資の譲渡ないし買戻し（自己持ち分の取得）で同回収を行うとの確定的認識であったかは明らかでなく，利益配当を含む利益配分で同回収を受けるとの認識であったことを否定できず，将来的回収見込であるから，本件出資が払込金とほぼ同額の１口当たり約１００万円の価値があることの記載を残すことを認めたことにならず，本件調査時に，本件出資が払込金額相当額の価値があることを認識していたとか，そのような認識をもって本件出資を行ったとか，一審原告らに贈与したとかの事実を推認することもできない上，Ｃや一審原告らにつき，本件出資の譲渡ないし買戻し（自己持ち分の取得）或いはその約束があったことを直接認めるに足りる証拠はないから，上記Ｇ、ＮやＬの譲渡の事実をあわせ考慮しても，本件出資が払込金とほぼ同額の１口当たり約１００万円の価値があることを推認することもできない。
したがって，一審原告らは，引用にかかる原判決認定，説示のとおり，会社を支配している株主といえず，また，事実として現実に残余財産の分配に与ることが可能ともいえないから，純資産価額方式が妥当性を有するということはできない。
一審被告らの上記に関する主張は採用することができない。(3)　配当還元方式を基準とした評価方法の合理性について上記のとおり，本件出資の１対９９の割合の資本金と資本準備金への振り分けが評価基本通達１８８－２の適用を否定した理由であり，引用にかかる原判決認定，説示のとおり，同通達の考え方は合理性があるから，１対９９の割合をもってする資本金と資本準備金への振り分けのない，少なくとも，出資全部を資本金とした場合につき，同通達の考え方による評価をすることの合理性は否定し得べくもない。甲３６，弁論の全趣旨によれば，一審原告らは，平成８年２月２９日までの各事業年度に利益配当を受けていなかったことが認められるが，直ちに利益配当を期待していなかったとは断定できず，上記のとおり，シティ・アイランド開発への本件出資の譲渡ないし買戻し（自己持ち分の取得）或いはその約束ががないことからすると，一審原告らは，他の第三者への本件出資の譲渡ができれば格別，利益配当を期待する以外に本件出資の回収を図る手だてがないといえる。
配当還元方式は，評価の基準となる配当金額につき客観的な支払基準が存在せず，決定に際し経営者の恣意が介入しやすい面があり得るが，会社の業績から生ずる当期利益に拘束されるという基本による歯止めがある上，会社の業績から生ずる利益自体，理論的に会社価値を正確に表現するものといえ，一審被告ら主張のような限定的例外的場合以外に合理性がないとはいえない。前記財産評価基本通達をそのまま適用することがかえって実質的な租税負担の公平を著しく害するような特別の事情がある場合における別途の合理的な評価方法は，合理的ということの多様性もあって，相対的にならざるを得ない面があり，本件において，原判決が合理性ありとした配当還元方式の考え方による評価方法は，少なくとも一審被告ら主張の上記純資産価額方式に比し，相対的に合理性があるといえる。課税当局が同種事件において同様の局面でその事案に応じた種々の評価方法を合理的と主張していること（甲９１ないし９７）も，ことがらが相対的要素をはらんでいることを示している。なお，株式評価の簡便性が評価基本通達１８８－２の一つの要素であるとしても，上記合理性の結論を左右するものでない。
一審被告らの上記に関する主張は採用することができない。(4)　国税通則法６５条４項所定の正当な理由の有無本件出資は，前記のとおり，もっぱら本件出資の評価額を低廉なものとする目的で評価基本通達１８８－２に定める配当還元方式を適用し得るようにするための方策として１対９９の割合をもって資本金と資本準備金への振り分けをした結果，同通達による評価を否定されたのであって，単に国民が所与の通達を基準として申告をした場合以上に，同通達による評価を意図して申告をしたものであり，正当な理由があったとはいえない。
一審原告らの上記に関する主張は採用することができない。
３　結論
よって，原判決は相当であって，本件各控訴はいずれも理由がないからこれを棄却し，一審原告らの求める仮執行宣言は付さず，主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第１２民事部


平成一一年(ワ)第一三〇四八号　著作権侵害差止請求事件
（口頭弁論終結日　平成一二年三月一日）
判　　　　　　　　　決
原　　　　　　　告　　　ソーン・セキュア・サイエンスリ
ミテッド
右代表者　　　　　　　【Ａ】
右訴訟代理人弁護士      宇　井　正　一
被　　　　　　告      　株式会社巴川製紙所
右代表者代表取締役　　　【Ｂ】
右訴訟代理人弁護士      松　尾　和　子
同　　　　　　　　　　　阿　部　隆　彦
同                      田　中　　　治同                      北　沢　　　豪同                      吉　田　和　彦
主　　　　　　　　　文
一　原告の請求を棄却する。
二訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第一　請求
被告は、別紙被告物件目録記載の記録用磁気テープ（以下「被告磁気テープ」という。）を製造、販売してはならない。
第二　事案の概要
本件は、原告が、被告に対し、カード式公衆電話機専用のプリペイドカード（以下「テレホンカード」という。）に用いる記録用磁気テープにおける磁性体によって形成される模様が、美術の著作物に当たると主張して、著作権に基づき、被告磁気テープの製造、販売の差止めを請求した事案である。一前提となる事実（当事者間に争いがない。）
１　原告の製造、販売する磁気テープ等
原告は、テレホンカードに用いる、「ウォーターマーク・テープ」（透かしの意）と称する特殊な磁性体配列を有する記録用磁気テープ（以下「本件磁気テープ」という。）を製造、販売している。本件磁気テープは韓国のテレホンカードの記録用磁気テープとして利用されている（なお、韓国のカード式公衆電話機内部に装備されたテレホンカード読取装置も原告製品である。）。他方、被告は、被告磁気テープのための原反を製造、販売している。
２　磁気記録について
磁気記録とは、磁気テープなどの磁気記録媒体上の磁性体を、磁気ヘッド等を用いて、記録信号に対応して、磁化して記録すると共に、記録された媒体から信号を読み出して再生する技術である。
記録用磁気テープに記録される情報は、「０」と「１」の二種類の符号を組み合わせたデジタル信号からなる。デジタル信号からなる情報を記録用磁気テープに記録する場合、磁性体に、記録ヘッドから磁気を印加することによって、磁気テープ上の磁性体にＳ極とＮ極を発生させる。記録された情報を読み取る場合には、読取装置（リーダ）がテープ上をなぞる。その際、磁気テープ上の磁性体に形成されたＳ極とＮ極の組み合わせによって変化する磁界から発生する電流を感知して、変化があった場合を「１」、ない場合を「０」として識別するのが一般的な方法である。
３本件磁気テープの磁性体配列の特徴
従来の記録用磁気テープ（我が国で一般に用いられている磁気テープ）では、別紙参考図１のとおり（ただし、模式的に図示している。）、細長い磁性体（針状の細長い酸化鉄の磁性粒子又は磁性粒子の集合体）はテープの長手方向（横方向）にのみ、整然と配列して、信号を磁気記録している。これに対し、本件磁気テープは、別紙参考図２及び図３のとおり（ただし、模式的に図示している。）、磁性体をテープの長手方向（横方向）のみではなく、長手方向と斜め方向に配列して、信号を記録している。そして、デジタル信号が記録される各区分（ビット）を設けて、１つのビットの中の磁性体が同一方向のみ（すなわち横方向のみ、又は斜め方向のみ）に配置された場合は「０」、一つのビットの中の磁性体が異なる方向（すなわち、横及び斜め方向）に配置された場合は「１」を意味するものとして識別される。
また、「０」を表すビットが連続する場合、隣り合ったビット間では、同一方向の磁性体が配置、記録されることはなく、交互に「…横→斜→横→斜…」と配置、記録される。さらに、「１」を表すビットが連続する場合には、前述のとおり、一つのビットの中において磁性体が「横・斜」あるいは「斜・横」と配列される。いずれにせよ、ビットの終わりと次のビットの初めにおいて、同一方向の磁性体が連続することはない。例えば、「０」→「０」→「１」→「１」→「０」→「１」という情報に係る磁性体の配列を表すには、各ビットの磁性体の配列は、「横」→「斜」→「横・斜」→「横・斜」→「横」→「斜・横」となる。これを模式的に示したものが別紙参考図２及び３である。
４　本件磁気テープの有用性等
本件磁気テープの、磁性体の配列のパターンは製造時にのみ形成され、以後物理的に変更を加えることは不可能であり、かつ、磁性体の配列の組合わせは理論上無数に存在するため、その配列の相違が同一性認識の機能、すなわちＩＤ機能を果たしている。日本のキャッシュカードやクレジットカード等、通常の磁気カードにも、ＩＤ信号は記録されているが、従来型の磁気テープが使用されているため、それらの信号は、磁気テープ部分を永久磁石でなぞる等すれば消去されてしまうが、本件磁気テープでは消去されることはない。本件磁気テープの磁性体配列は一旦形成されると、その後は変更することができないため、キャッシュカードやクレジットカード、身分証明書、各種プリペイドカードの偽造や変造を防止するセキュリティ保護の機能を有することになる（紙幣の「透かし模様」に相当する「磁気すかし」とも称される。）。
二争点
１本件磁気テープは美術の著作物に当たるか。
（原告の主張）
本件磁気テープにおける磁性体は、前記一「前提となる事実」３のとおり、あるビットとその隣接したビット間、及び、同一ビット内において、「横」と「斜」が交互に配置されている。この磁性体の配置方向は、全体的な流れを呈するように、横方向から斜め方向に、あるいは斜め方向から横方向にそれぞれ徐々に変化するような配列方法が採用され、特定の模様を呈している（別紙参考図２のとおり、ただし、模式図である）。


本件磁気テープにおける、このような磁性体の配列方法は、磁気記録に必然的なものではなく、全体として特殊な印象を与えるように、原告が美的処理を施して創作したものであるから、原告の美的な思想を創作的に表現したものである。したがって、本件磁気テープは、著作権法一〇条一項四号に規定する「美術の著作物」として著作権法の保護対象とされるべきである。
確かに、本件磁気テープにおける磁性体の配列は、肉眼で直接的かつ明確に判別できないが、磁性体を読み取る流体を封じ込めたマグネチック・ビューワーを使用することによって識別し得る。例えば、米粒に何らかの方法で絵を書いた場合、肉眼では明確に識別できなくても、ルーペを使えば見ることができるように、肉眼で直接見ることができなくても、何らかの手段や媒体を通じて視覚的に把握することができれば、美術の著作物として保護され得るというべきである。肉眼では見えず、ルーペ等で見ざるを得ない米粒に書かれた絵については美的鑑賞の対象になるというのであれば、マグネチック・ビューワーや電子顕微鏡でしか見えないものであっても同様と解するのが首尾一貫している。
（被告の反論）
(一)　本件磁気テープの磁性体の形状、配列は、以下のとおり不明である。原告がその著作物の保護の対象としている本件磁気テープにおける磁性体の形状は明らかでない。原告は、本件磁気テープにおける磁性体の形状については、別紙参考図２のとおりであるとしているが、右図は磁性体の配列を模式的に表現したものにすぎず、各製品毎にバラツキがある本件磁気テープの磁性体の配列とは、異なる。同図面は、著作物と主張するものの内容を表現していない。本件磁気テープの磁性体は、整然と配列されていない。
(二)　本件磁気テープは、磁性体配列において、以下のとおり創作性がない。
本件磁気テープにおける磁性体の配列状態は製造工程上連続的に変化せざるを得ないものであり、「斜め（あるいは横）方向から徐々に垂直方向に向きを変え、反転するように横（あるいは斜め）方向に移行する」配置方法や、「徐々に移行するような」配置方法は、磁場の変化を読取装置が正確に読み取るための技術的な理由に基づいて採られた方法である。したがって、右磁性体の配列は、必然的なものであるから、創作性がない。
(三)　本件磁気テープは、以下のとおり、美術の著作物に当たらない。本件磁気テープにおける磁性体の配列に美的要素はない。仮に、本件磁気テープは、美的な要素があったとしても、量産されて産業上利用されることを目的として製作されたものであり、美術的に鑑賞することに主目的がなく、純粋美術と同視することができるようなものでもないから、著作権法の保護は及ばない。
肉眼で明確に識別できないものが、美術の著作物であるはずがない。米粒に書かれた絵が美術の著作物に該当する場合があり得るとしても、電子顕微鏡を使わなければ見えないようなものが、美的鑑賞の対象になるはずがない。マグネチック・ビューワーを使用して見える可能性があるのは、磁性体の配置ではなく、磁気記録状態だけであり、やはり、美的鑑賞の対象にはならない。２被告磁気テープは本件磁気テープの複製物といえるか。
（原告の主張）
被告磁気テープは、原告の製造した読取装置を装備した韓国のテレホンカード式公衆電話機に使用するために製造された。原告製造に係る読取装置は、本件磁気テープと同一の磁性体配列を有する部分（各カード固有のＩＤ番号部分は除く。）を有するカードでない限り、受け付ける（識別する）ことはできない。したがって、被告磁気テープの磁性体配列は、本件磁気テープの磁性体配列と、共通する部分を有することになり、本件磁気テープを複製したものといえる。
（被告の反論）
被告磁気テープにおける磁性体配列と、本件磁気テープにおける磁性体配列とは具体的な形状が異なり、複製には当たらない。
被告は、自らの特許発明（特許第一七六七三八九号及び同二八三二五七八号）に基づいて、使用目的に合致した製品を工業的に独自に製造しているのであり、また、韓国で使われているカード読取装置で読み取ることができる媒体を製造しているのであり、本件磁気テープに依拠して、製造したものではない。
第三争点に対する判断
一争点１（著作物性）について
１本件磁気テープにおける磁性体の配列によって形成される模様が、「美術の著作物」に当たるか否かについて検討する（なお、本件において、原告は、美術の著作物に該当することのみを主張しているので、その点に限って判断する。）。著作権法二条一項一号は、「著作物」について、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と規定する。
右規定の「美術」について、厳密に定義付けることは困難であるが、「空間や物の形状、模様又は色彩のすべて又は一部を創出し又は利用することによって、人の視覚を通じて、美的価値を表現する技術又は活動」を指すということができる。また、「著作物」として保護されるためには、思想又は感情を創作的に表現したものであることが必要である（ただし、この創作性に関しては、当該作品が独創性の発揮されたものである必要はなく、作成者の何らかの個性の表現されたものでありさえすれば足りる）。したがって、本件磁気テープが「美術の著作物」として保護されるためには、右のような各要素を備えたもの、すなわち、「思想又は感情を創作的に表現したものであり、かつ、空間や物の形状、模様又は色彩のすべて又は一部を創出し又は利用することによる人の視覚を通じた美的価値を表現したもの」であることが必要である。
証拠（甲一、二、乙一ないし三）及び弁論の全趣旨によれば、以下のとおりの事実が認められ、これに反する証拠はない。
①　本件磁気テープは、おおむね、縦八・一センチメートル、横一・一センチメートルのフィルムであって、その表面は光沢があり、黒色を呈しているが、肉眼では何らの模様も見られない。
②　本件磁気テープにおける磁性体の配列については、一「前提となる事実」３（本件磁気テープの磁性体配列の特徴）に記載のとおりである。すなわち、本件磁気テープは、偽造や変造を防止するセキュリティ機能が優れていること、読取装置により正確に磁場の変化を読み取ることができること等の理由から、その磁性体が「長手方向」と「斜め方向」の交互に配列されるように設計され、製造されている。
③　本件磁気テープにおける磁気記録状態については、マグネチック・ビューワーを使用することによって確認することができるが、磁性体の配置状況までは見ることはできない。


平成１５年（行ケ）第１６６号　審決取消請求事件
平成１６年１２月１５日口頭弁論終結
判　　　　決
原　告　三共株式会社
訴訟代理人弁護士　古屋正隆，弁理士　平木祐輔，石井貞次，大屋憲一
被　告　株式会社昭栄
訴訟代理人弁護士　鈴木修，弁理士　村上清,山本修，復代理人弁護士　下田憲雅
主　　　　文
特許庁が無効２００２－３５２５２号事件について平成１５年３月１８日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
本判決では，審決及び特許請求の範囲の記載並びに書証等の記載を引用する場合を含め，「および」は「及び」，「または」は「又は」などと公用文の用字用語例に従って表記を変えた部分がある。
第１　原告の求めた裁判
主文同旨の判決。
第２　事案の概要
本件は，原告が，被告を特許権者とする後記本件特許について，無効審判の請求をしたところ，審判請求は成り立たないとの審決がされたため，同審決の取消しを求めた事案である。
１　特許庁における手続の経緯
(1)　本件特許
特許権者：株式会社昭栄（被告）
発明の名称：「ニトロイミダゾール系化合物を含むアトピー性皮膚炎治療用の外
用剤」
特許出願日：平成１１年７月２１日の特願平１１－２０６５０８号を原出願とし，平成１２年７月１８日にその一部を新たな出願としたもの（特願２０００－２１６８８６号）。
設定登録日：平成１３年５月２５日
特許番号：第３１９３０２８号
(2)　本件手続
審判請求日：平成１４年６月１９日（無効２００２－３５２５２号）
審決日：平成１５年３月１８日
審決の結論：「本件審判の請求は，成り立たない。」
審決謄本送達日：平成１５年３月２８日（原告に対し）２　本件発明の要旨（以下，請求項番号に対応して，それぞれの発明を「本件発明１」などといい，すべての発明を総称して単に「本件発明」ということがある。）
【請求項１】　次式（Ｉ）
【化１】（構造式は省略）
（式中，Ｒ1及びＲ2は，それぞれ独立に，直鎖又は分枝鎖状のアルキル基又はアルキルアルコール基を表し，水酸基，ベンジル基，フェニル基，シクロアルキル基，エーテル基，及び／又はアミノ基を有していてもよい）で示されるニトロイミダゾール系化合物又はその薬理学的に許容される塩を有効成分とする，アトピー性皮膚炎治療用外用剤。
【請求項２】　ニトロイミダゾール系化合物が，２－（２－メチル－５－ニトロイミダゾール－１－イル）エタノールである，請求項１記載の外用剤。【請求項３】　有効成分の配合量が，製剤重量を基準として，０．０１～２０重量％である請求項１又は２記載の外用剤。
【請求項４】　製剤のｐＨが，２．０から９．０の範囲内である請求項１ないし３のいずれか１項に記載の外用剤。
【請求項５】　軟膏剤，クリーム剤，ローション剤，含水性のある貼付剤若しくは含水性のない貼付剤，シャンプー剤，ジェル剤，リンス剤又は液剤である，請求項１ないし４のいずれか１項に記載の外用剤。
【請求項６】　有効成分の配合量が，製剤重量を基準として，１．５～２０重量％である請求項３記載の外用剤。
【請求項７】　さらに，クロタミトンを含有する請求項３ないし６のいずれか１項に記載の外用剤。
【請求項８】　酸を溶解剤としてなる請求項３ないし請求項７のいずれか１項に記載の外用剤。
３　審決の理由の要点
(1)　審決は，請求人（原告。以下，審決の引用部分を含め「原告」という。なお，被請求人を「被告」という。）の主張を次のとおり，整理した。「無効理由１：本件発明は，明細書の詳細な説明にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をできる程度に明確かつ十分に記載されておらず，特許法３６条４項の規定により特許を受けることができない。具体的には，本件明細書の「臨床試験例」が，有効／無効を判定でき得る記載となっておらず（無効理由１－１），疑問点があり信憑性にかけ（無効理由１－２），実施に疑問があり（無効理由１－３），データ等の管理につき疑問がある（無効理由１－４）。
無効理由２：本件発明は，その特許請求の範囲に記載されている技術的手段が，当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されておらず，産業上利用できない未完成の発明であり，特許法２９条柱書きの規定により特許を受けることができない。
無効理由３：本件発明は，審判甲６（本訴甲３－７。中川「移植免疫抑制剤によるアトピー性皮膚炎の治療」薬局Vol.47,No.8(1996)   pp1137-1141）及び審判甲７（本訴甲３－８。Kostakisら，IRCS,MedicalScience5,   p142(1977)）に記載された事項に基づいて容易に発明できたものであるので，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。」
(2)　審決は，上記無効理由１（特許法３６条４項違反）の主張に対して，大要次のとおり判断した。
(a)（無効理由１－１について）
「特許法は，明細書の発明の詳細な説明の記載に関し，『その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に，記載しなければならない。』（特許法36条4項）と規定しているから，特許発明の有効性についてはこの要件を満たすものであれば良く，原告の主張するようなプラセボの使用や各種の治験結果と比較した効果の記載が常に求められているものではないことは明らかである。


そして，この観点から本件明細書での有効性に関する記載を検討すれば，本件明細書には，組成が明確に示されている本件発明に係る薬剤を投与した際の効果が明瞭に示されているのだから，本件発明の効果について，『その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分』なように記載されていないとすることはできず，本件明細書の記載方法は，特許法36条4項の規定に違反しているとはいえない。」「本件発明に係る試験について検討すると，本件明細書に記載されている試験数はＡ～Ｊの１０例であるが，被告は，全試験数は３０例位であったと述べ，この差について，『引越しや転勤等のため経過を見ることができなかったり，来院しなかったり，あるいは治癒したと思われるが確認が取れなかった患者がいる』と…一応の合理性のある説明をしており，評価に至らなかったものの中にも，改善を示した例が存在していたことも推測し得る上，本件明細書に記載されていない残りの約２０例全てで効果がなかったと仮定しても，本件発明に係るニトロイミダゾール系化合物の使用により，薬剤投与開始３週間後で約３０％（９件／約３０件）の試験例で，また，薬剤投与開始４週間後で約３３％（１０件／約３０件）の試験例で，それぞれ効果があったことが認められる（本件明細書表２及び表３）。そして，その改善の度合いも『赤疹，湿疹等の皮膚炎症状がなく，掻痒感もなく，正常な皮膚状態である』というものである。
ここで，本件発明における，『赤疹，湿疹等の皮膚炎症状がなく，掻痒感もなく，正常な皮膚状態である』の程度が，審判甲８（判決注：本訴甲５－２）の『治癒』，『著明改善』，『中程度改善』，『軽度改善』，『不変』，『悪化』のどのレベルに相当するのかは，必ずしも明らかなものではないが，その表現ぶりから判断して，かなりの程度まで改善が図られているものと認められるから，少なくとも『著明改善』程度の改善水準にあるとすることが，極めて自然である。そうしてみると，本件発明に係る薬剤を使用した試験例では，３週間後で約３０％の割合で，そして４週間後には約３３％の割合で，『著明改善』以上の効果をしているとすることができるのであるから，この値は，甲８での治験開始３週間後の『著明改善』以上の値，２３．１％より明らかに高い値である。そして，実際には，本件明細書に記載されていない約２０例の試験例中にも，同様の効果を示した例があったとすることが自然であり，その場合には，本件発明で効果があったとする割合は，甲８のそれよりも一層高い値を示すことになる。したがって，本件発明は，甲８が示唆するプラセボ効果，自然治癒を越えた有効性を示すものと認められ，プラセボ効果，自然治癒について，本件明細書には明示的な記載はないが，それを考慮しても本件発明の有効性を否定することはできない。」
また，…原告が引用する判決（東京高判平12.3.23）…は，医薬品に係る発明に関する明細書の記載要件として，対照群を用いた実験を実施することを求めたものではない。
さらに，…明細書において評価者を特定することが要求されるものではない上，明細書に記載された評価が客観性を欠くと考えるべき格別の理由は明細書の記載から見出せず，しかも，被告の提出する答弁書によれば，医者が関与することにより『客観的』な効果の指標である赤疹，湿疹等の皮膚炎症状が判断されている」
(b)（無効理由１－２について）
「掻痒感は，確かに主観的なものであるが，患部を掻く頻度，強さの度合いからもその掻痒感の程度を十分に観察できるものであることは明らかであり，親又は付添い人を通しての問診により掻痒感を判定したことをもって，本件明細書に記載の臨床試験に疑問点があり信憑性にかけるとすることはできない。」
(c)（無効理由１－３について）
「被告は，医師あるいは看護婦が塗布方法を指導した上で，被験者自身が試験品を塗布する方法で，『平成１１年３月，４月ごろから７月』まで，『約３０例位』の試験を行ったこと，『（本件特許の発明者である）Ｙ１が医師から話を聞き，医師と相談しながら評価のスコアー付けを行った』こと，『患者自らの『掻痒感』と皮膚の状態である『湿疹』を評価項目として，医師とＹ１が相談して総合評価を行った』ことなどを述べ，当該『臨床試験』の試験時期，試験数，塗布者，試験評価者などについて，具体的な主張をするものである。…ところで，被告は，『試験記録は破棄せざるを得なかった』ので，『（上記の）説明は記憶に基づくもの』として，試験方法に関するより詳細な情報の入手はこれ以上不可能な状況にある。しかしながら，上記の主張だけで判断しても，被告の述べるところはある程度の具体性があるし，また，『ほとんど何らかの効果が見られたが，最後まで結果が得られなかった患者がいた。それは，引越しや転勤等のため経過を見ることができなかったり，来院しなかったり，あるいは，治癒したと思われるが確認が取れなかった患者がいるためである。』と，必ずしも被告に有利とならない点も述べていることを踏まえれば，本件特許出願に先立ち何らの試験をも行っていないとまですることはできない。
そうしてみると，本件発明に係る試験の実施に疑問があるとまですることはできない。」
(d)（無効理由１－４について）
「データ管理が不適切なために，本件明細書に記載されたデータと本来の試験結果とが相違する場合として，病院側のデータ管理が不適切であった場合と出願人側のデータ管理が不適切であった場合とが考えられる。
まず，病院側のデータ管理に関して，被告は，一の病院では２以上の薬剤の試験は行っていないと述べるものであるから，病院においてデータの相違が発生し得たものとすることはできない。一方，出願人側のデータ管理に関して，当該技術分野で，一つの企業内で，複数の試験を平行して実施することは普通に行われることである。その際に，製造ロット番号，容器の色，形によって試験を識別することは，一般的に使用されている手法であり，それらが適切なデータ管理に寄与するものであることは当業者に自明の事項である。そして，被告はそのような汎用の手段を採用したと述べており，これに反する格別の事情も見出せないから，本件発明に係る試験において，被告に適切でないデータ管理があったとすることはできない。そうしてみると，本件においてデータの管理が不適切であったとすることはできない。」
(3)　審決は，上記無効理由２（特許法２９条柱書き違反）の主張に対して，大要次のとおり判断した。
「本件発明の発明者以外の者が本件発明と同一あるいは類似する内容を刊行物に発表していないことが，直ちに本件発明が産業上利用できないことを意味するものでないことは明らかである。そして，逆に，本件発明は本件明細書に『臨床試験例』として記載のとおり実施可能なことが示されているから，産業上利用できる発明ではないとすることはできない。」


「審判甲９（判決注：本訴甲５－３）の記載によれば，少なくとも発行された1997年（平成９年）時点では，アトピー性皮膚炎の動物モデルとして確立されたものは存在しないとされている。そして，1997年以降，本件特許が出願された1999年（平成１１年）の時点で，甲９に記載の方法がアトピー性皮膚炎の動物モデルとして確立したものとして認識されていたことを示す証拠は提出されていない。この点に関して，原告は，審判甲５（判決注：本訴甲３－６）記載の方法と同様の方法によるスクリーニングは多数行われていることを主張するにとどまり，甲５記載の試験方法が，アトピー性皮膚炎の治療薬のスクリーニング方法として確立していたとの主張はなかった。
そうしてみると，甲５で採用されている実験方法がアトピー性皮膚炎の動物モデルとして確立されたものであるとすることはできない。そして，当該実験方法で効果を奏しなかったことのみをもって，本件発明がアトピー性皮膚炎の治療に利用できない未完成の発明であるとまですることはできない。なお，仮に，甲９に記載の実験系が，『アトピー性皮膚炎の薬剤評価モデルとして有用である』と認識されたものであったとしても，皮膚炎を誘発するために使用されている薬剤が甲９に記載の実験系ではジニトロクロロベンゼンであるのに対して，甲５の実験ではトリニトロクロロベンゼンであるから，直ちに両者が同一の実験系であり，甲５で採用されている実験系が『アトピー性皮膚炎の薬剤評価モデル』であるとすることはできない。
さらに，アトピー性皮膚炎の代表的な自覚症状としては，”強いかゆみ”があげられるところ，本件特許の特許請求の範囲に記載の一般式（Ｉ）に包含されるメトロニダゾールに『掻痒行動の抑制効果』があることが，本件無効審判の請求日より前に被告以外の者により実施された試験により示されていて，メトロニダゾールのそのような掻痒行動の抑制作用を踏まえるならば，メトロニダゾールを含む本件発明に係る一般式（Ｉ）の化合物が，アトピー性皮膚炎の治療に際し有用な作用をもたらすことも，当然あり得ることであるといわざるを得ない。…本件発明を未完成なものとすることはできない。」
(4)　審決は，上記無効理由３（進歩性の欠如）の主張に対して，大要次のとおり判断した。
「本件発明１と甲７に記載の発明とを比較すると，メトロニダゾールは，本件特許の特許請求の範囲に記載の式（Ｉ）に包含される化合物であるから，両者はメトロニダゾールを有効成分とする薬剤である点で同一であり，前者はそれが『アトピー性皮膚炎用外用剤』であるのに対して，後者は『免疫抑制剤』である点で相違する。
そこで，『免疫抑制剤』を『アトピー性皮膚炎用外用剤』に転用することの困難性について検討すると，甲６には，『移植免疫抑制剤の外用剤は（アトピー性皮膚炎の治療に使用する）ステロイド外用剤に変わりうる薬剤として期待される』との記載があるのみであって，甲６は，移植免疫抑制剤をアトピー性皮膚炎の治療に転用する可能性があることを示唆するにとどまっている。」「本件特許の出願時には，『移植免疫抑制剤』として認識される薬剤が数多く存在していたことは明らかであるから，甲６が『移植免疫抑制剤』を『アトピー性皮膚炎外用薬』に転用する可能性を示していたからといって，数多く存在する移植免疫抑制剤の中から，甲７で免疫抑制作用を有することが知られているメトロニダゾールを選択し，これにアトピー性皮膚炎の治療効果を有することを見出すことが，当業者に格別の困難なく実施できたものとすることができない。したがって，甲６及び７に記載された発明に基づいて，当業者が本件発明１を容易に想到し得たものとすることができない。
本件発明２～８は，本件発明１を更に特定したものであるから，同様に，当業者が容易に発明できたものとすることはできない。」
第３　原告の主張（審決取消事由）の要点
審決は，本件発明が特許法２９条１項柱書きにいう発明には該当しないにもかかわらず，これに該当するものとし（取消事由１），本件発明が同法３６条４項に規定する要件を満たさないにもかかわらず，これを満たすものとし（取消事由２），また，本件発明が進歩性がなく，その特許は同法２９条２項の規定に違反してされたものであるにもかかわらず，同規定に違反してされたものではないとした（取消事由３）ものであり，違法として取り消されるべきである。なお，取消事由１においては，本件明細書に記載の臨床試験例（試験例２及び３。以下，この試験を「本件臨床試験」といい，その結果を「本件臨床試験例」又は単に「試験例」ということがある。）が真実実施されたものかどうか，また，本件臨床試験がステロイド含有製剤ではなくメトロニダゾール単剤についてなされたものかどうかが問題であり，取消事由２においては，試験方法や結果の評価が適切であったかどうかが問題である。
１　取消事由１（特許法２９条１項柱書き違反についての認定判断の誤り）本件発明は，発明として未完成であり，２９条１項柱書きにいう発明には該当しないため，本件特許は，同条の規定に違反してされたものであり，無効とされるべきである。
(1)　本件臨床試験の不実施
以下に示すとおり，本件明細書（甲２）に試験例として記載されている本件臨床試験は，真実行われたものではなく，それらの試験データは捏造されたものと考えるのが適当である。したがって，「本件発明に係る試験の実施に疑問があるとまですることはできない。」とした審決は，誤りである。
また，本件明細書のその他の記載からも，メトロニダゾール単剤のアトピー性皮膚炎への効果が実際に確認されたことを窺い知ることができないから，本件出願時点において，出願人である被告は，本件発明の効果を何ら確認しておらず，本件発明は未完成であるといえるので，本件特許は無効である。
(a)　本件臨床試験データの不所持
本件試験実施の事実を証明するには，実際の試験データ（本件においては医師のカルテ等）を示すことが最も容易かつ直接的であるが，被告は，試験例の記載の根拠となる試験データを開示しておらず，本件臨床試験が実際に行われたことを証明できていない。データを開示できない理由として，被告は，原告からの指示によってデータを破棄したと主張しているが，原告が被告に対してそのように指示した事実はない（甲２６－２）。原告が廃棄を指示し得なかったチニダゾールに関するデータについても，原告の指示により破棄したと主張していることから，被告の主張は，虚偽の弁解であることが明白である。被告が試験データの管理記録すら証拠として提出できない状況からみて，そもそも試験例の根拠となるデータ自体が存在しなかったことが明らかであり，試験例は捏造されたものと考えざるを得ない。
(b)　関与した医師の非開示・不存在


被告は，本件臨床試験が５人の医師により行われたと主張するが，Ｐ１医師（以下「Ｐ１医師」という。）以外の４人の医師については，何ら具体的な情報が開示されていない。医師による臨床試験であればカルテを有しており，それが試験実施の真実性を最も端的に証明できる証拠となるにもかかわらず，被告は，カルテはもとより４人の医師の名前すら開示していない。被告は，医師の名前が原告に知れることをおそれて医師名を開示できないと主張するが，医師名を伏せた上でのカルテの提出やインカメラ手続などの方法により，原告に名前を知られることなく医師の存在を証明することは容易に可能だったはずである。にもかかわらず，被告は，それらの証拠を全く提出せず，単に医師名を開示できないと主張するのみで，それ以上に何ら証明しようとしない。このような被告の態度は，Ｐ１医師以外の４人の医師は実際には存在せず，本件臨床試験も実施されていないという以外に合理的な理由は考えられない。
(c)　Ｐ１医師の陳述と試験例の記載の齟齬
被告が本件臨床試験を行った医師として唯一名前を挙げているＰ１医師の陳述（乙１）と，試験例の記載との間には，明らかに齟齬がある。具体的には，乙１によれば，再来は１～２週間ごととされているところ，本件明細書の試験例には３日後の評価が記載されている。また，Ｐ１医師は痒みに関するスコア化の方法を知らず，これについて被告代表者と協議したこともなく，被告に対しては「痒み減少」とのみ知らせたというにもかかわらず，本件明細書には痒みに関する区分けが詳細になされている。これらの事実から，本件明細書に記載の試験例は，Ｐ１医師が行ったものとは到底考えられず，前記(b)と合わせ考えれば，試験が実際には行われていなかったものと断定できる。
(d)　スコア化の不自然さ
被告は，医師と相談して被告代表者がスコア化を行ったと主張しているが，スコア化を相談した医師の存在について，何ら証明がなされていない。そもそも，本件明細書に記載されているスコア化の基準からみて，スコア化に医師は関与していないと考えるのが妥当であり（甲９－１），このことは試験例を実施したとするＰ１医師ですらスコア化に何ら関与していないことからも合理的に裏付けられる。この事実からも，試験例が真実行われたものでないことが明らかである。
(e)　アトピー性皮膚炎への効果の不存在
原告が行った動物実験（甲３－６）は，Ｐ２教授（以下「Ｐ２教授」という。）やＰ３教授（以下「Ｐ３教授」という。）によれば（甲１７－２，８），急性接触性皮膚炎モデルであり，アトピー性皮膚炎に対する動物モデルとして広く専門家の間で認知されているものであるが，メトロニダゾール単剤は，この試験において，アトピー性皮膚炎への効果を示さなかった。また，原告は，よりアトピー性皮膚炎についての再現性が高い慢性接触性皮膚炎モデルでの実験も行っており，効果が認められないことを確認している（甲１３－３）。さらに，原告は，invitroの試験（甲１５）やアトピー性皮膚炎に関係あると考えられる他の試験（甲１３－１・４）も行っているが，メトロニダゾールは，効果を示していない。以上の動物実験の結果から，メトロニダゾールがヒトのアトピー性皮膚炎に対して有効であるとは，到底考えられない。
なお，被告は，原告が「ヒトのアトピー性皮膚炎への有効性を直接確認する実験を行い得る立場に」あるというが，原告は，そのような立場にはなく，実際にヒトでの効果を試験することができなかったため，行い得る動物実験を各種行ってデータを蓄積し，その上で効果がないことを主張した。
一方，被告が提出したウェルファイド株式会社（以下「ウェルファイド社」という。）の動物試験結果（甲６－１３）は，掻痒感を押さえるものと評価できない上（甲８），実験者の主観が入りやすい試験方法であり（甲１０），その手法や結論の妥当性を保証すべき第三者のレビューを経ていないので，信頼性で問題があり，アトピー性皮膚炎に対して有効性を示すものとはいい得ない（甲３３，３４）。また，被告がＰ４教授（以下「Ｐ４教授」という。）の意見書（乙６－１）に添付したアトピー性皮膚炎の臨床試験データの表は，Ｐ４教授ではなく「ある皮膚科開業医」という実在しているかどうかも不明な人物による試験であり，しかも出所，条件，薬剤の提供者等も全く不明なため，信用性は著しく低い。Ｐ１医師の陳述書（乙１，２３）は，予断に基づいて診断された蓋然性が極めて高く，しかも薬剤自体が被告から提供されており，ステロイドが混入されていた可能性も否定できない。そもそもＰ１医師は，メトロニダゾール入りの基剤を自らが作って比較することは意味がないと考え，基剤についてのみ効果を確かめたことがあったが，それについてすら効果を判断するだけの症例がないとしていたところであり（甲３９），その陳述は，重要な部分で変遷しており，信用し得ない。さらに，被告は，原告の従業員がステロイドの混入を強く疑うに至った以降も，原告が特許庁への拒絶理由に対する意見書等の作成に関与したことをもって原告の主張に矛盾があるとし，原告が本件製剤のヒトのアトピー性皮膚炎に対する顕著な効果を認識していた，と主張する。しかし，ステロイド混入を発見した後も，原告が特許化の手続に関与していたのは，事実確認のために関係者からの事情聴取などに時間を要しており，その間は，単にライセンス契約の当事者としての債務を履行していたからにほかならない。
このように，被告の主張は，信用性できず，あるいは失当であるので，原告による動物実験の結果を覆してメトロニダゾールがヒトのアトピー性皮膚炎に有効であるとまでいい得ることはできない。
(f)　以上からすれば，本件明細書に記載の本件臨床試験例は，真実のデータではあり得ず，捏造されたものであることが優に結論付けられる。
(2)　ステロイド含有製剤での臨床試験等
(a)　Ｐ２教授へのステロイド含有製剤の配布と原告への欺罔被告は，Ｐ２教授に対し，ステロイド含有の事実を告げずに，含有製剤を配布している（甲１７－１・２，１８－１・２）。被告は，Ｐ２教授により得られた結果を「メトロニダゾール単剤」のデータとして原告に送付し（甲１９－１・２），メトロニダゾール単剤の開発のために作成された治験概要書（甲１９－３）に記載させている。これは，メトロニダゾール単剤では効果がないと知っていた被告が，ステロイドによる効果を，あたかもメトロニダゾール単剤のデータとして利用しようと意図していたものとしか考えられない。
(b)　Ｐ６医師へのステロイド含有製剤の配布


被告は，Ｐ６医師（以下「Ｐ６医師」という。）に対しても，同様に，ステロイド含有の事実を告げずに，含有製剤を配布し（甲２０〔枝番号を含む〕，４５），そこでの臨床試用の効果をメトロニダゾール単剤の効果として，Ｐ６医師をして原告に伝えさせた（甲２０－１）。このように，被告は，本件製剤について，医師からステロイド含有の有無について確認されても，なお，含有していない旨の虚偽の事実を伝えて臨床試用させているが，本件明細書記載の試験例が真実メトロニダゾール単剤の効果であると被告自身が信じているならば，虚偽の事実を告げてステロイド含有複合剤を交付しなければならない理由はない。
(c)　Ｐ１医師へのステロイド含有製剤の配布
被告は，本件出願と時期が極めて近接する時期である平成１１年１１月頃に，Ｐ１医師に対し，ステロイドを含有する複合剤を渡しており，しかも，Ｐ１医師には，それがステロイド含有製剤であることを知らせていない（甲１６－１・２）。また，Ｐ１医師の陳述書（乙１）によっても，平成１１年１１月頃を境として，被告から提供を受けていた製剤の効果に違いが生じたことを認めることはできない。したがって，被告が本件臨床試験用にＰ１医師に渡していたものは，当初からステロイドを含有する複合剤であったものと推認するのが合理的である。(d)　原告へのステロイド含有事実の非開示と，被告の詐欺被告は，原告に対して，医師らのもとで得られた結果について，ステロイドを含有する複合剤の効果であることを知りながら，それを一切告げず（甲２１－１・２等），メトロニダゾール単剤の効果であると誤信させ，原告とのライセンス契約（甲６－３）を締結させ，また，被告は，原告からロット番号を示してその処方内容の開示を求められた際にも，真実はステロイドが含有されていたにもかかわらず，そのことを一切告げていない（甲２３～２６〔各枝番号を含む〕）。特に，原告が被告を初めて訪れたときに甲２２を交付し，Ｐ６医師に対して効果を確認させている点は，看過できない事実である。このように，複合剤を交付しておきながら，単剤と信じている医師や教授をして，メトロニダゾール単剤の効果として動物実験や臨床での効果を語らせる被告の態度は，メトロニダゾール単剤が効果を有すると認識している者の態度ではない。なお，このライセンス契約は，被告の詐欺を理由に原告が解除した（甲４６）。
(e)　メトロニダゾール単剤での臨床試験の不実施
上記(a)～(d)に示したとおり，被告は，Ｐ２教授，Ｐ６医師，Ｐ１医師あるいは原告の従業員らに対して，幾度にもわたってステロイドが含有されている事実をことさらに隠し，メトロニダゾール単剤と称して，医師や原告にステロイド含有製剤を提供した上で，その効果を単剤の効果であるとし，欺いていた。真実本件明細書記載の本件臨床試験が既に行われており，被告がメトロニダゾール単剤の効果を信じていたのであれば，すなわち，本件明細書に記載されているデータが真実のものであるならば，医師や原告に単剤を提供しない理由はないし，仮に，複合剤を提供することになった場合にも，あえてステロイド含有の事実を隠す必要はない。この被告の一連の態度にかんがみると，本件明細書記載の試験例についても，同様に，ステロイド含有製剤のデータであるとしか考えようがなく，少なくともメトロニダゾール単剤でのデータではないと考えるのが自然である。よって，仮に試験例が何らかの臨床試験に基づくものであったとしても，その臨床試験は，メトロニダゾール単剤を用いて行われたものではないといわざるを得ない。したがって，本件出願時点において，出願人たる被告は，本件発明の効果を何ら確認しておらず，本件発明は未完成であるといえるので，本件特許は無効である。審決は，本件明細書記載の本件臨床試験が真実メトロニダゾール単剤で実施されておらず，その記載自体及び審判における被告の説明に明白な矛盾があるのに，これを看過し，認定判断を誤ったものである。
２　取消事由２（特許法３６条４項違反についての認定判断の誤り）本件明細書に記載されている本件臨床試験例には対照試験が存在せず，また，評価手法が妥当でないため，有効・無効を判断できないものである。また，掻痒感の記載に信憑性がない。さらには，上記のとおり，薬理試験が捏造であり，薬理データに該当しない。また，データ管理が適切でなく，本件臨床試験例は信憑性に欠けるものである。
よって，本件特許の発明の詳細な説明は，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されたものではないため，本件特許は，特許法３６条４項に規定する要件を満たしていないのであり，無効である。しかし，審決は，この点を看過し，認定判断を誤ったものである。
３　取消事由３（本件発明の進歩性判断の誤り）（予備的主張）審決は，移植免疫抑制剤が数多く存在し，その中からメトロニダゾールを選択することが困難であることを理由として，進歩性を肯定している。しかし，本件出願当時に知られていた高々１０種程度の移植免疫抑制剤（甲３０）から1種を選択することは，格別の困難を伴うものではなく，審決は失当である。本件発明は，進歩性のない発明であって，本件特許は特許法２９条２項の規定に違反してされたものである。審決は，この進歩性の判断を誤ったものである。
第４　被告の主張の要点
１　取消事由１（特許法２９条１項柱書き違反についての認定判断の誤り）に対
して
本件特許に係るメトロニダゾール単剤（以下「本件薬剤」という。）がアトピー性皮膚炎に対する治療効果を有することは，以下の事実から認められる。したがって，特許法２９条１項柱書き違反という無効事由は存在しない。
(1)　本件明細書に記載された本件臨床試験
(a)　本件明細書の実施例
本件明細書には，本件薬剤の製造方法，組成，及び１０例の試験データが記載されており，アトピー性皮膚炎のヒト患者に対する効果が明確に示されている（甲２）。
本件明細書の試験データは，被告の試験依頼に基づき，Ｐ１医師（乙１）及びその他４名の医師（甲４０）が実施した試験から得られたものである。なお，Ｐ１医師以外の医師の陳述書等は，訴訟に巻き込まれたくないということで入手できず，名前を開示することも許されていない。なお，各医師より提供された生のデータは，原告の指示に従い廃棄した（甲６－１１，乙１９）。
(b)　ステロイドの混入


原告は，前記試験で使用された本件薬剤にステロイドが混入していたと主張する（原告従業員であるＰ７の陳述書〔甲１２－１〕）。しかし，原告と被告は，まずメトロニダゾール等の単剤を開発し，本件出願後にステロイド含有剤も含む複合剤の開発へと推移すると合意しており（甲６－３），本件出願日ころ以降には，単剤と複合剤が並存していた事実は原告も認識していたところ，上記陳述書（甲１２－１）は，本件明細書作成のためにされた前記試験後に被告から薬剤を提供され，その薬剤に基づいて作成されたものであって，前記試験で使用された本件薬剤の成分とは一切関係がなく，本件薬剤にステロイド剤が混入していたとの主張の証拠にはならない。
(c)　原告の認識
原告自身も，ステロイドの混入していない単剤である本件薬剤のアトピー性皮膚炎の治療効果を認識していた。この点，原告は，遅くともステロイド混入を発見したとする平成１２年８月末の時点で，ステロイドを加えなければ本件薬剤はアトピー性皮膚炎に効果がないという結論に至ったと言う。しかし，原告は，同年１２月２２日に，本件薬剤がアトピー性皮膚炎に有効であるという意見書等を特許庁に提出し（乙１１），平成１３年４月１１日付けの「本願は特許されるべきである。」とする意見書（乙２１）を特許庁に提出するなど，本件明細書作成に関与し，本件特許の成立のために尽力したことは（甲６－４），原告が本件製剤のヒトのアトピー性皮膚炎に対する顕著な効果を認識し，本件薬剤のアトピー性皮膚炎に対する有効性を原告自身，確信していたことを示すものである。このように，自己の行為と矛盾する原告の主張には信憑性がない。
(d)　特許法上要求される試験レベル
産業上利用できる薬剤かを判断するために要求される試験の程度と，薬事法上薬剤としてヒトに投与できる段階まで開発が進んだかを判断するために要求される試験の程度とは，同視すべきではない。前者に後者の程度の試験を要求するのは，先願主義の下で出願の時点では事実上不可能な要求を課すことになり，妥当でない。(2)　Ｐ１医師による本件明細書記載データ取得後の使用乙１に記載されているＰ１医師による臨床試験結果は，ステロイドが含まれていないと実証された本件薬剤での結果であり，本件薬剤のアトピー性皮膚炎の患者に対する治療効果が認められる（乙２３，２４）。
Ｐ１医師は，被告から本件薬剤の基剤及びメトロニダゾール原末の提供を受け，自ら院内製剤として作成しアトピー性皮膚炎の患者に使用した（乙１，２３）。そして，使用したメトロニダゾールの原末には，ステロイドの１つであるプロビオン酸クロベタゾールを含む不純物は一切混入されていないことが認められる（乙２４）。また，院内製剤（本件薬剤）と基剤のみをそれぞれ判定に必要なアトピー性皮膚炎の患者に使用した結果，本件薬剤は，基剤のみと比べ改善が認められる（乙１）。さらに，Ｐ１医師は，本件薬剤とステロイド剤との効果の違いを認識し，本件薬剤はステロイド剤とは違う効き方をするので興味があったと述べ，さらに免疫抑制剤であるプロトピックとも全然違う旨の見解を示している（乙２３）。なお，甲１６－１・２の陳述書と乙１の陳述書ではＰ１医師の陳述の内容に違いがあるが，乙１の「ニュアンス的に自分の本意とは異なるところがあるため再度陳述します」という記載，及び乙１は甲１６－１より後に作成されたことから，乙１の陳述が本意であるのは明らかである。
(3)　他の医師による使用
Ｐ４教授による意見書（乙６－１）に添付されている臨床試験結果によれば，本件薬剤のアトピー性皮膚炎患者に対する治療効果が確認できる。
(4)　ウェルファイド社による実験
(a)　試験結果の妥当性及び信頼性
ウェルファイド社の試験結果（甲６－１３）によると，本件薬剤には掻痒感というアトピー性皮膚炎患者の典型的な自覚症状（甲６－１２）を軽減させる効果が認められ，したがって，本件薬剤がヒトのアトピー性皮膚炎の治療に有効であろうことを強く示唆している。
上記試験は，ウェルファイド社という第三者が，本件無効審判開始前に実施し，その試験方法及び過程を考慮すると信頼性は高く（乙４の３頁１～７行），原告社員も試験結果の妥当性を認めている（乙５の２頁４～７行）。さらに，試験結果は，権威ある学術論文に掲載され（乙２２），試験方法及び結果の妥当性，ひいては本件薬剤がアトピー性皮膚炎に対して治療効果を有する可能性が高いことが学術的に認められた。なお，被告は，上記試験に関与していないが，同社が合併を機に本件薬剤の開発から撤退したため，Ｙ２らが試験結果を引き継ぎ，まとめて論文として投稿した。
なお，メトロニダゾールを含むニトロイミダゾール化合物類に刺激性がないことは周知であり（乙２－１の３頁１１～１８行），本件薬剤に刺激性がないことは原告自ら実施した試験からも認められる（甲１９－３の１１～１２頁）。(b)　原告の提出した安評センター試験について（甲３１－１）安評センター試験は，上記ウェルファイド社による実験結果を否定すべく，原告が行わせた追試である。同試験では，非感作マウスにDNFBを適用した場合と感作マウスにDNFBを適用した場合に発現する引っ掻き行動の出現頻度に差が認められず，アトピー性皮膚炎に対する効果の評価試験を行うために不可欠なＩｇＥ依存性引っ掻き行動モデルは作成できなかったことから，ＩｇＥ依存性引っ掻き行動に対する本件薬剤の効果を評価することはできず，ウェルファイド社の試験結果を批判する根拠とはなり得ない。
(c)　ステロイドの混入
原告は，被告がウェルファイド社に対し，ステロイドを混入したメトロニダゾール原末を提供したと主張するが，被告が同社からメトロニダゾールの原末の提供を求められた事実も，同社に原末を提供したという事実もない。同社の前身である吉富製薬は，メトロニダゾールを有効成分とする経口剤及び膣剤を製造販売しおり（乙２７），メトロニダゾール原末を被告から提供を受ける理由はなかった。試験報告書にメトロニダゾールの入手先が記載されていない（甲６－１３）のは，自らのメトロニダゾールを使用したからである。


(5)　原告の動物モデルを使用した実験結果に基づく主張本件薬剤がヒトのアトピー性皮膚炎に対して治療効果がないとの原告の主張の根拠となる実験データは，原告が行った動物実験モデルの結果（甲３－６，１３－１～６）である。しかしながら，動物実験の結果からヒトに対して効果がないことを証明することは極めて困難である（乙２－１の３頁２７～３１行）。いずれの動物実験モデルも薬剤がヒトに対して効果があるかを予測するために作成され，薬剤がヒトに対して効果がないことを調べるために作成されてはいない。動物モデル実験結果とヒトでの有効性が異なること，及び「メバロチン」の例のように動物実験で無効であってもヒトには有効なことがある（乙１４）。また，アトピー性皮膚炎は，一部の高等動物のみに限った疾患である点も考慮すべきである。そもそも，原告が使用した動物実験モデルも，アトピー性皮膚炎に対する治療効果を予測するために確立された試験方法ではなく，原告が適宜選んだ試験方法にすぎない。ヒトのアトピー性皮膚炎の発症原因は特定されていないので，ある薬剤がアトピー性皮膚炎の治療効果を有するか予測するには，ヒトのアトピー性皮膚炎の複数の病態の一部を部分的に再現したいくつかの動物モデルのいずれかを選んで用いざるを得ないところ，原告の動物実験モデルを特に評価し，信用すべき理由はなく，前記の本件薬剤の治療効果を否定するものではない。原告は，急性接触性皮膚炎モデル（甲３－６，１３－１～６）では，炎症に対し何らかの作用を有する薬剤であれば必ず何らかの作用を見出せるはずだと言うが，そもそもメトロニダゾールは抗炎症作用を有する（乙１３の２頁）のであり，根拠がない。しかも，原告が根拠とするＰ２教授の本件発明の製剤がアトピー性皮膚炎に効果がないとの判断は，甲５の実験系で効果のない薬剤は湿疹皮膚炎群には効かないという誤った事実を前提としているが，１％メトロニダゾール単剤ゲル外用剤がヒトの脂漏性皮膚炎に有効であり（乙６－３），この判断には信憑性がない。さらに，甲３，１３－１～６は，原告自身が行った実験結果であり，実験終了後合理的な理由なく報告書にまとめられるまで長期に放置されていた事実をも考慮すると，信用性に欠けるものである。
(6)　本件製剤のアトピー性皮膚炎に対する治療効果を推認する事実本件薬剤のアトピー性皮膚炎の治療効果を推認する事実は，以下とおりである。(a)　別件訴訟（福岡地裁平成１３年(ワ)第１４０９号等事件）において，Ｐ６医師は，アトピー性皮膚炎患者にメトロニダゾール単剤を経口投与し，治療効果があったと証言しているところ（甲２０－１３の185～189項），経口投与で効果が確認された単剤が外用剤として皮膚に投与した場合にも有効であると考えるのは合理的である。
(b)　別件訴訟では，原告社員のＰ８氏が，本件薬剤が動物のアトピー性皮膚炎に効果があった旨証言している（甲２１－２の133項以下）。(c)　乙６－３には，１％メトロニダゾールゲル外用剤が，アトピー性皮膚炎と同じく発症機序が未だ不明であり，アトピー性皮膚炎と同じ湿疹・皮膚炎群に分類されている脂漏性皮膚炎に有効であることが示されている。(d)　本件特許の親出願の出願後に公開された中国の発明特許出願公開明細書には，メトロニダゾールを主成分とする非ステロイド複合剤がアトピー性皮膚炎の治療に有効であることが示されている（乙１８）。
(7)　福岡地裁・高裁の判断
別件訴訟の判断事項と本件審決取消訴訟の審理対象とは直接関係がなく，別件訴訟の判断事項は，本件薬剤の有効性に関する判断を直接的には含んでいない。２　取消事由２（特許法３６条４項違反についての認定判断の誤り）に対して
本件明細書記載の臨床試験について
(a)　本件臨床試験
本件明細書には，本件薬剤の製造方法，組成，及び１０例の臨床試験結果が記載されており，本件発明の構成及び効果について，「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分」に記載されている（甲２）。なお，試験が実施された事実，試験の内容については，上記１(1)(a)のとおりである。
(b)　掻痒感
本件明細書の実施例における臨床試験の結果は，掻痒感と皮膚面の状態をスコア化して記載している（甲２）。学術レベルでかゆみをスコア化する方法が存在しないからといって，本件明細書においてかゆみをスコア化して表現することに何ら問題はない。
(c)　本件製剤とステロイドを含有する製剤との混同前記単剤とステロイドを含有する複合剤との開発時期のずれを考慮すると，ステロイドを含有する製剤での試験結果等と本件出願前に実施した本件製剤による「臨床試験例」とを混同したものではないことは明らかである。
(d)　再来期間
本件明細書（甲２）記載のデータは，Ｐ１医師による試験のみに基づいたものではないので，Ｐ１医師の陳述書（乙１）と矛盾はない。３　取消事由３（本件発明の進歩性判断の誤り）（予備的主張）に対して甲３－７は，ある特定の移植免疫抑制剤がアトピー性皮膚炎に対しても効果があるとして，移植免疫抑制剤のアトピー性皮膚炎治療剤への転用の「可能性」があると示唆しているにすぎず，移植免疫抑制作用を有する薬剤一般が直ちにアトピー性皮膚炎に使用し得ることを示唆していない。しかも，移植免疫抑制剤は数多く存在し，原告が主張する１０数種類ほどの抑制剤には（甲３０），メトロニダゾールは含まれておらず，１０数種類からメトロニダゾールを選択することは容易との主張は失当である。また，甲３－８にはメトロニダゾールが異所心臓移植における免疫抑制試験で平均拒絶日が若干延長されたことが記載されているにすぎない。このような甲３－７及び甲３－８とを組み合わせても，本件薬剤をアトピー性皮膚炎の外用剤として用いてみることは，当業者であっても容易に想到できるものではない。このことは，原告社員Ｐ９氏も認めていることである（甲６－１４）。また，本件薬剤は，アトピー性皮膚炎の症状のうち，特に掻痒感の改善に効果が認められるという顕著な治療効果を有し，かつ，既知の外用剤に見られた副作用もないという点で非常に優れており（甲２，乙１，２３），これらは当業者により予測される範囲をはるかに超えた顕著な効果である。
したがって，本件発明には進歩性が認められる。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（特許法２９条１項柱書き違反についての認定判断の誤り）につ
いて


本件発明は，本件発明１ないし８からなるが，特許法２９条１項柱書きの問題は，全ての発明に共通するものであることは明らかである。よって，審決と同様，本判決においても，全ての発明に共通する取消事由として，以下に検討する。(1)　個別具体的な問題の検討に入る前に，特許法２９条１項柱書きに関する前提問題を検討しておく。
(1-1)　「発明」とは，自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものという（特許法２条１項）と規定され，「発明」は，技術的思想でなければならないとされているが，その技術内容は，目的とする技術効果を挙げることができるものであることが必要であって，そのような技術効果を挙げることができないものは，発明として未完成であり，特許法２９条１項柱書きにいう「発明」に当たらず，特許を受けることができないものというべきである（最高裁昭和５２年１０月１３日第一小法廷判決・民集３１巻６号８０５頁参照）。
目的とする技術効果を挙げることができるものであることは，そもそも「発明」といい得るための基本的かつ不可欠な要件であって，特許法２９条１項柱書きは，当該発明についての特許権を根拠付ける規定であるというべきである。よって，拒絶査定不服審判の不成立審決に対する取消訴訟においてはもとより，特許の設定登録後の特許無効審判の無効審決又は無効不成立審決に対する取消訴訟においても，目的とする技術効果を挙げることができるものであること（特許法２９条１項柱書きの発明性）については，特許権者（出願人）において，立証責任を負うものと解するのが相当であり，このことは，上記各審判手続においても同様であると解される（化学の分野においては，本件のように，目的とする技術効果を挙げることができるものであることにつき，実験ないし試験の結果を明細書に記載することによって明らかにされるのが通常である。そして，特許出願の審査においては，その性質上，明細書に記載された実験ないし試験の結果は，明細書の記載自体や技術常識に照らして特段の疑念を生じるものでない限り，真実実験ないし試験がされ，その結果が正確に明細書に記載されているという前提の下に，査定を行うことにならざるを得ないであろう。特許制度としては，特許法２９条１項柱書きの発明に当たることについては，特許査定がされた後においても，特許無効審判及びその審決に対する取消訴訟において争いとなった場合に，改めて吟味されることが予定されているものというべきであり，特許査定がされたからといって，当該特許に係る発明が目的とする技術効果を挙げることができないとの消極的事実の立証責任を特許の無効を主張する者に対して負担させる趣旨であるとは解されない。実質的にみても，特許権者（出願人）は，発明が目的とする技術効果を挙げることができることを明細書に記載したのであるから，その根拠となる実験ないし試験の原資料（データ）を自ら有するはずのものであり，通常はその原資料（データ）によって立証することができるのであるから，特許権者に対して不合理又は過重な立証責任を負担させることにはならない。無効審判請求が特許査定により付与された特許権を剥奪する処分としての無効審決を求める性質を有することを考慮するとしても，上記立証責任の分配を別に考えるべき理由はないというべきである。）。目的とする技術効果を挙げることができるものであることの立証において，有力な手段は，上記効果を奏することを裏付けるものとして明細書に記載された実験ないし試験に関する原資料（データ）であろう。したがって，特許権者としては，特許査定後も上記原資料（データ）を保管し，争われた場合の立証に備えるのが適切な措置であり，これらを廃棄した場合には，原資料（データ）以外の手段によって，証明することも不可能ではないが，相当困難な立証になることも予想される。しかし，いずれにしても，証明ができなかったことの不利益は，特許権者が負うべきものである。
(1-2)　本件発明の目的に関する本件明細書の記載(a)　本件明細書（甲２）によれば，「従来の技術」として，ヒトのアトピー性皮膚炎は，ＩｇＥ関与のＩ型アレルギー反応に起因するといわれており，これまでにＩｇＥ関与ＰＣＡ反応を抑制する作用を有する化合物を有効成分とするアトピー性皮膚炎治療用の外用剤が，種々開発されてきているが，実際に投与した場合，それほど有用なものはなく，アトピー性皮膚炎治療用の外用剤としては，未だに副腎皮質ホルモンであるステロイド系抗炎症外用剤がその主流を占めているというのが現状であると指摘されている（段落【0002】）。ところが，ステロイド系抗炎症剤は，長期にわたり使用すると，腎不全，糖尿病，視床下部，下垂体，副腎皮質系機能の抑制などが起こるなどの全身的副作用が発生すること，その外用剤であっても，局所的な皮膚感染症の悪化，挫瘡などの副作用を示すことが多く，投与期間中又は投与中止後の瘢痕，肝斑，雀卵斑等の発生や投与中止後におけるリバウンドの問題も社会問題として指摘されていること，大学病院その他の治療機関でもこれといった治療法は確立されていないのが現状であることが指摘されている（段落【0003】）。このため，ステロイド系抗炎症外用剤に代わる，副作用のない，より有効なアトピー性皮膚炎及び／又はその関連する皮膚疾患治療用の外用剤の早急なる開発が望まれているとしている（段落【0003】）。(b)　本件明細書（甲２）は，以上をふまえ，【発明が解決しようとする課題】として，「本発明は，上記の現状を鑑み，ステロイド系抗炎症外用剤に代わる，より優れたアトピー性皮膚炎及び／又はその関連する皮膚疾患治療用の外用剤を提供することを課題とする。」（段落【0005】）としている。(1-3)　本件発明の目的とする技術効果を挙げることができたことに関する明細書
の記載
(a)　本件明細書（甲２）は，「本発明者は，その点を検討した結果，これまでに何らアトピー性皮膚炎又はその関連する皮膚疾患について検討されていなかったメトロニダゾールが，優れたアトピー性皮膚炎及び／又はその関連する皮膚疾患に対して治療効果のあることを見出した。しかも，かかる化合物を安定に配合した外用剤は，極めて有効な治療効果を示すとともに，これまでのステロイド系抗炎症外用剤に見られるような副作用（投与中止後のリバウンド等）を全く示さないことを確認し，また，試験又は治療の結果，治療前より点在した皮膚組織の色素沈着，瘢痕，肝斑・雀卵斑等も減少，消失することを新発見した。」（段落【0005】）とした。
そして，本件明細書（甲２）は，課題を解決するための手段として，本件特許請求の範囲に記載された構成を掲げている（段落【0006】～【0013】）。(b)　本件明細書（甲２）は，臨床試験例（試験例２及び３）として，本件発明の実施例１で製造された軟膏剤及び実施例４で製造されたクリーム剤を使用した本件臨床試験の結果を引用し，以下のように，目的とする技術効果を挙げることができたことを記載している。
「【0038】試験例２：臨床試験例


上記実施例１で製造された軟膏剤を実際のアトピー性皮膚炎症患者に投与してその治療効果を検討した。対象患者として，以下の患者に投与した。対象患者Ａ：アトピー性皮膚炎に罹患している年齢１歳の小児（男児）対象患者Ｂ：アトピー性皮膚炎に罹患している年齢２歳の小児（男児）対象患者Ｃ：アトピー性皮膚炎に罹患している年齢４０歳の女性対象患者Ｄ：アトピー性皮膚炎に罹患している年齢６０歳の女性対象患者Ｅ：アトピー性皮膚炎に罹患している年齢２７歳の男性
【0039】方法
対象患者Ａ及びＢに対しては，アトピー性皮膚炎症の激しい顔面に，１日２回実施例１で製造した外用軟膏剤を，連続４週間にわたり塗布し，その炎症の状態を観察した。また，対象患者Ｃ，Ｄ及びＥに対しては，アトピー性皮膚炎症の激しい下腿部から踝部までの患部に，１日２回実施例１で製造した外用軟膏剤を，連続４週間にわたり塗布し，その炎症の状態を観察した。
【0040】治療開始時の赤疹，湿疹等の皮膚炎症状，その後の経時的治癒状況を，３日後，１週間後，２週間後，３週間後，４週間後にスコア化し，治療効果の評価を行った。また，４週間後における皮膚表面の掻痒感の有無，皮膚状態を評価した。【0041】なお，評価のスコアは以下のとおりである。５：赤疹，湿疹等の皮膚炎症状が激しく，掻痒感が非常にあり，無意識のうちに皮膚表面を掻いてしまい，それによる傷の存在も見られる。４：赤疹，湿疹等の皮膚炎症状が激しく，掻痒感があるが，評価５ほどのことはない。
３：赤疹，湿疹等の皮膚炎症状が確認でき，掻痒感が気になる程度。２：赤疹，湿疹等の皮膚炎症状はわずかに確認できるが，それほど一般の正常な皮膚と変わらない程度。
１：赤疹，湿疹等の皮膚炎症状がなく，掻痒感もなく，正常な皮膚状態である。その結果を下記表２にまとめた。
【0042】【表２】
【0043】以上のように，本
発明の外用軟膏剤によっては，アトピー性皮膚炎の治療において，塗布開始後３～７日で皮膚炎症状の改善が見られ，３～４週間後には正常皮膚と変わりない状態になった。また，臨床試験の結果，ステロイド剤などの副腎皮質ホルモンを使用していた患者の皮膚状態にみられる肝斑，雀卵斑などの色素沈着，瘢痕などが，本発明による外用剤を使用したことにより，減少又は消失したことを新発見した。なお，塗布に際しても製剤的な刺激性は全くなかった。また，投与中止後もステロイド系の外用剤に見られるようなリバウンド等は認められなかった。
【0044】試験例３：臨床試験例
上記実施例４で製造されたクリーム剤を実際のアトピー性皮膚炎症患者に投与して，その治療効果を検討した。対象患者として，以下の患者に投与した。対象患者Ｆ：アトピー性皮膚炎に罹患している年齢２歳の小児（男児）対象患者Ｇ：アトピー性皮膚炎に罹患している年齢８歳の小児（男児）対象患者Ｈ：アトピー性皮膚炎に罹患している年齢５０歳の女性対象患者Ｉ：アトピー性皮膚炎に罹患している年齢４０歳の女性対象患者Ｊ：アトピー性皮膚炎に罹患している年齢２７歳の男性
【0045】方法
対象患者Ｆ及びＧに対しては，アトピー性皮膚炎症の激しい顔面に，１日２回実施例４で製造した外用クリーム剤を，連続４週間にわたり塗布し，その炎症の状態を観察した。また，対象患者Ｈ，Ｉ及びＪに対しては，アトピー性皮膚炎症の激しい下腿部から踝部までの患者に，１日２回実施例４で製造した外用クリーム剤を，連続４週間にわたり塗布し，その炎症の状態を観察した。【0046】治療効果は，治療開始時の赤疹，湿疹等の皮膚炎症状，その後の経時的治癒状況を，３日後，１週間後，２週間後，３週間後，４週間後にスコア化し評価を行った。また，４週間後における皮膚表面の掻痒感の有無，皮膚状態を評価した。【0047】なお，評価のスコアは以下のとおりである。５：赤疹，湿疹等の皮膚炎症状が激しく，掻痒感が非常にあり，無意識のうちに皮膚表面を掻いてしまい，それによる傷の存在も見られる。４：赤疹，湿疹等の皮膚炎症状が激しく，掻痒感がある。３：赤疹，湿疹等の皮膚炎症状が確認でき，掻痒感が気になる程度。２：赤疹，湿疹等の皮膚炎症状はわずかに確認できるが，それほど一般の正常な皮膚と変わらない程度。
１：赤疹，湿疹等の皮膚炎症状がなく，掻痒感もなく，正常な皮膚状態である。その結果を下記表３にまとめた。
【0048】【表３】
【0049】以上のように，本発明の外用クリーム剤によって，アトピー性皮膚炎の治療において，塗布開始後３～７日で皮膚炎症状の改善が見られ，３～４週間後には正常皮膚と変わりない状態になった。患者Ｂについては長期間ステロイド剤を使用していたためその副作用で皮膚がケロイド状になっているが，アトピー性皮膚炎は完治している。また，臨床試験の結果，ステロイド剤などの副腎皮質ホルモンを使用していた患者の皮膚状態にみられる肝斑，雀卵斑などの色素沈着，瘢痕などが本発明による外用剤を使用したことにより，減少又は消失したことを新発見した。なお，塗布に際しても製剤的な刺激性は全くなかった。また，投与中止後もステロイド系の外用剤に見られるような副作用などのリバウンド等は認められなかった。
【0050】
【発明の効果】以上記載のとおり，本発明の外用剤は，ステロイド系外用剤に代わるアトピー性皮膚炎及び／又はその関連する皮膚疾患の治療に極めて有用な外用剤であり，また，ステロイド系外用剤に見られるような副作用（リバウンド等）の懸念もないにもかかわらず，治療効果はステロイド剤と何ら隔たりなく，本邦に於ける初めてのアトピー性皮膚炎及び／又はその関連する皮膚疾患治療用外用剤であり，かつ製剤学的に極めて良好なものであるため，その医学的，皮膚科学的な貢献は多大なものである。」
(c)　上記臨床試験例に使用されたとされる本件発明の実施例１及び４について，本件明細書（甲２）には，次のとおり記載されている。
「【0025】
実施例１：外用軟膏剤
処方：
メトロニダゾール２ｇ
Ｔｗｅｅｎ８０   １ｇ
プロピレングリコール２８ｇ
白色ワセリン６９ｇ


製造方法：白色ワセリンを加温攪拌しながら，Ｔｗｅｅｎ８０，プロピレングリコール及びメトロニダゾールの混合物を添加する。これを連続攪拌しながら加温分散させる。次に攪拌しながらゆっくりと約２５℃の温度に冷却し，適当な容器に採取する。
【0028】
実施例４：外用クリーム剤
処方：
メトロニダゾール１．８ｇ
ステアリン酸２ｇ
モノステアリン酸グリコール１２ｇ
モノステアリン酸ポリオキシエチレングリコール３ｇポリオキシエチレンセトステアリルエーテル（１２Ｅ．Ｏ．）１ｇポリオキシエチレンセトステアリルエーテル（２０Ｅ．Ｏ．）１ｇ
セタノール　２ｇ
流動パラフィン５ｇ
オクタン酸セチル５ｇ
パラオキシ安息香酸エステル０．３ｇ
シリコン１ｇ
ミツロウ１．５ｇ
１，３－ブチレングリコール７ｇ
グリセリン５ｇ
水酸化ナトリウム適量
塩酸適量
蒸留水全量が１００ｇになる量
製造方法：蒸留水，１，３－ブチレングリコール及びグリセリンの溶解物に，メトロニダゾールを添加し，メトロニダゾールが完全に融解するまで塩酸を添加する。この液を約７０℃に加温し，水酸化ナトリウムでｐＨ６．９にする。これを，油相であるステアリン酸，モノステアリン酸グリコール，モノステアリン酸ポリオキシエチレングリコール，ポリオキシエチレンセトステアリルエーテル（１２Ｅ．Ｏ．），ポリオキシエチレンセトステアリルエーテル（２０Ｅ．Ｏ．）セタノール，流動パラフィン，オクタン酸セチル，シリコン，パラオキシ安息香酸エステル及びミツロウを約７０～７５℃の温度で調整，融解した液に攪拌しながらゆっくり添加する。生じた乳化液を連続攪拌しながら約２５℃の温度に冷却し，生じたクリームを適当な容器に採取する。」
(1-4)　以上によれば，本件においては，①本件臨床試験が実際にされたこと，②本件臨床試験に使用された薬剤が，真実上記(1-3)(c)に記載された外用軟膏剤及び外用クリーム剤であったこと，並びに③本件臨床試験の結果が本件明細書に正確に記載されていることが認められるのであれば，これを減殺するような特段の事情が認められない限り，本件発明の目的とする技術効果を挙げることができたことを推認することができるものといえるであろう。なお，原告は，これら，特に①，②について争っている。
そこで，以下において，主として被告の主張に沿いつつ，上記の点を認めることができるか否かを検討する。
(2)　被告は，前記第４，１(1)において，本件明細書に本件薬剤のデータなどが記載され，本件発明の効果が明確に示されていること，この試験データは，Ｐ１医師ほか４名の医師により実施された試験から得られたものであること，本件薬剤にステロイドが混入していた証拠はないこと，原告もステロイドの混入していない単剤である本件薬剤の治療効果を認識していたことなどを主張する。(a)　検討するに，本件では，上記(1-4)のように本件明細書における本件臨床試験に関する記載の真実性が問題なのであるから，明細書に記載されているということ自体が理由になるわけではない。そして，本件製剤へのステロイドが混入されていたということは，本件臨床試験に関する記載の真実性を疑わせる事情にすぎず，仮に，ステロイドが混入していた確証がないからといって，直ちに，本件臨床試験に関する記載が真実であると確定されることになるわけではない。(b)　本件臨床試験に関する記載の真実性に関する最も重要な証拠は，いうまでもなく，本件臨床試験の結果を示した本件明細書の記載を裏付ける資料，すなわち，本件臨床試験の原資料（データ）である。しかし，被告は，これらの原資料（データ）を平成１２年８月２８日ころ廃棄してしまったという（甲２７－４，５０，５１－２。なお，前記のとおり，本件出願は，平成１２年７月１８日であるが，平成１１年７月２１日の特願平１１－２０６５０８号を原出願とし，その一部を新たな出願としたものであり，本件特許の設定登録は，平成１３年５月２５日である。そうすると，被告によれば，上記分割出願の直後に廃棄し，特許の設定登録時には既に原資料（データ）は存在しなかったことになる。）。いずれにしても，被告は，本件審判及び本訴において，上記本件臨床試験の原資料（データ）を提出しない。その結果，被告は，原資料（データ）により本件明細書における本件臨床試験の結果を裏付けることができない。のみならず，被告が廃棄したとされる原資料（データ）が本件臨床試験の結果に合致したものであったか否か自体をも証明することができない。
なお，被告は，原告の指示に従い廃棄したと主張する。具体的には，平成１２年８月２８日，原告社員であるＰ１０らが被告を訪問し，Ｙ１らに対し，「製剤の医療機関への提供について」と題する書面（甲６－１１）及び「○○○共同開発契約書」（乙１９）を提示し，開発中の製剤が既に医療機関において実際の患者に対し使用されていることが明らかになると今後の本件発明製剤の製品化へ向けた開発に支障が出ると説明し，被告代表者らに対し，記録など一切の資料の廃棄を求め，被告は，原告側の要請に応じるべきであると判断して，それまでの記録などを廃棄したと主張する（被告準備書面Ⅳ）。


検討するに，Ｙ２（Ｙ１の長男）は，甲５１－２（平成１５年１０月３１日付け陳述書・その２）において，原告から，「承認されていない薬が薬務課や厚生省に知れ渡ると，今後承認されない」と説明されて，すべての記録や製剤を廃棄するよう求められたと陳述している。また，Ｙ１は，甲５０（平成１５年１０月３１日付け陳述書）において，「フェーズⅡに入り，その後そのような承認されていない製剤があるとなると問題が発生したときに…どう責任を取るのですか」と言われ，製剤と記録を廃棄するように言われたと陳述している。両者の陳述は，同日付けであるところ，似た陳述ではあるが，必ずしも厳密に一致しているわけではない。さらに，Ｙ１は，甲２７－４（後記別訴福岡地裁における本人調書，平成１５年２月６日実施）において，「もう治験を行っておるから，すべて今までのものは廃棄しろと指示がありました。…もう治験やっとるからいいじゃないかということは，三共さんから言われました。」と供述しており，上記陳述とは，趣旨が異なっているというほかない。このように，廃棄を指示されたことを裏付けるかのような証拠はあるが，供述する者によって肝心な廃棄の理由について相違しており，信用性があるものとは認められない。このことに加え，原告の従業員は，廃棄の指示をしたことを明確に否定していること（甲２６－２。後記別訴福岡地裁におけるＰ１１の証人調書），本件主張にかんがみて検討しても，原告が被告に廃棄を指示する合理的な理由は証拠上認め難いことなどに照らせば，上記の廃棄が原告の指示に従ったものであるとの被告の主張については，これに符合する上記供述証拠はいずれも信用することができず，他にこれを認めるに足りる証拠はない。その他，原告が本件において，本件臨床試験の原資料（データ）が廃棄されて存在しないことを主張して，本件特許の無効を主張することが許されないものとすべき事情は，見当たらない。結局，被告は，最も有力な証拠を自ら廃棄したものであって，これにより立証が困難となる不利益は，被告が負うべきであることはいうまでもない。(c)　被告は，本件臨床試験はＰ１医師ほか４名の医師により実施されたものであると主張する。もっとも，被告は，Ｐ１医師以外の４名の医師の陳述書等は入手できないとし，その氏名すら開示しない。
そこで，Ｐ１医師の陳述等によって，①本件臨床試験が実際にされたこと，②本件臨床試験に使用された薬剤が，真実上記(1-3)(c)に記載された外用軟膏剤及び外用クリーム剤であったこと，並びに③本件臨床試験の結果が本件明細書に正確に記載されていることを認定し得るか否かを検討する。
(c-1)　Ｐ１医師は，その陳述書（甲１６－１・２，４０）において，次のように陳述している（なお，本件発明の原出願日は，前記のとおり，平成１１年７月２１日である。）。


すなわち，Ｐ１医師は，平成１１年３月か４月ころ，出入りの薬問屋が，被告製造のアトピー性皮膚炎用のクリーム製剤を使ってみて欲しいと持ち込んだことによって，初めて被告を知った。Ｐ１医師が問屋に対して上記クリーム製剤に関する確認をしたところ，問屋は，「ステロイドは入っていない。」，「毒性検査済みである。」などの説明をした。Ｐ１医師が治療の効果が見られなかったアトピー性皮膚炎の患者に上記クリーム製剤を用いてみたところ，非常に有効であった。Ｐ１医師は，問屋を通じてクリーム製剤を届けてもらっては患者に用い，その結果を写真に撮って問屋を通じて被告に渡した。Ｐ１医師は，上記のとおり，ステロイドは入っていないと聞いていたので，患者にもそのように説明し，Ｐ１自身もそのように信じていた。被告の代表者であるＹ１と最初に会ったのは，同年の夏ころである。Ｐ１医師としては，上記クリーム製剤にステロイドが入っていないかどうか気になっていたので，いつどのように確認したかは明確ではないが，被告に直接確認した。被告からは，上記クリーム製剤の主剤がメトロニダゾールであると聞いたことがある。患者にリバウンドなどの副作用が現れなかったので，Ｐ１医師は，上記クリーム製剤は，ステロイドとは違うもので，メトロニダゾールが効いているものと考えていた。クリーム製剤は，一時期色が違ったり，効果が弱かったことがあったが，被告の説明では，ＰＨが違うとか，組成を変えているとの説明があったので，色々と試しているものと思っていた。この時も，被告からは，ステロイドを入れているという話は聞いていない。被告から上記クリーム製剤がなぜ効くのかを明らかにしたいという要望があったため，同年１２月１７日の少し前ころ，Ｐ２教授を紹介した。Ｐ１医師は，ステロイドは入っていないと聞いていたので，Ｐ２教授にもそのように話した。同年１２月１７日，原告の従業員が来て，被告製造のクリーム製剤について意見を求められたので，Ｐ１医師は，被告代表者のＹ１の同席の下で，被告のメトロニダゾールのクリーム製剤は，ステロイド剤と比べると強さが中程度のステロイドと同等かそれよりやや上くらい効くこと，ステロイド剤を用いた時のようなリバウンドが見られないことなどを説明した。その際，ステロイドは入っていないと聞いていると説明したが，Ｙ１は，言葉を挟むことはなかった。平成１２年秋ころ，Ｐ１医師は，Ｐ２教授から，被告から提供を受けていたクリーム製剤にステロイドが入っていたと聞いて驚くとともに，患者にどのように説明すればいいのかなどと考えた。その後，被告の代表者が事情説明に来て，最初はステロイドを入れていなかったが，色々と研究しているうちにステロイドを入れた方が効くことが分かったので，ステロイドが入っているものを渡したこともあったとの説明があった。Ｐ１医師は，この時初めて，渡されていたクリーム製剤の一部にステロイドが入っていたことを被告から聞かされた。Ｐ１医師が上記クリーム製剤を投与した患者は，総数で２００人程度であり，患者の再来間隔は基本的に１週間単位であり，原則として２週間投与した。患者には，１日に１～２回患部に塗布すること，ステロイドは使用しないこと，抗ヒスタミン剤を使用している者はそのまま使用することという指示をした。被告の製剤を試用した他の医師のデータを見たことがある。Ｐ１医師は，薬剤がかゆみに有効かどうかを数値化する方法を知らないので，同医師がスコア化して被告に報告したことはなく，患者が明らかにかゆみが減少したと申告した症例についてのみ，「かゆみ減少」と記載して被告に報告していた。(c-2)　以上の陳述内容によれば，Ｐ１医師は，患者に被告製造のクリーム製剤を用いて，その結果を写真に撮って問屋を通じて被告に渡したり，スコア化などせず，患者の明らかな申告があった症例についてのみ「かゆみ減少」などと被告に報告していた程度であり，本件臨床試験例に記載されたような形式でのデータを作成して被告に渡していたものではないのであって，Ｐ１医師が収集したデータがどのように本件臨床試験結果に反映しているかを認定することができない（例えば，甲２によれば，本件臨床試験例では，１～５のスコア化がされ，投与開始から３日後のスコア評価が記載されているが，上記のとおり，Ｐ１医師はスコア化していないし，同医師の患者の再来間隔は基本的に１週間である。）。さらに，上記陳述内容は，Ｐ１医師の収集したデータで，本件臨床試験結果に反映されたものがあるとしても，ステロイドが入っていないメトロニダゾールのクリーム製剤，すなわち，本件製剤のみを使用した結果得られたものであることを断定し得るものではなく，むしろ，少なくとも一部に，ステロイドが入ったクリーム製剤に基づくデータが入っていた可能性を示唆するものである。Ｙ１及びその長男のＹ２は，Ｐ１医師に平成１１年１１月ころから複合剤（メトロニダゾールとステロイド剤の複合剤）を渡したことがある旨述べており（甲２７－１，２８－２。もっとも，複合剤であることは平成１２年秋ころまでＰ１医師に話していない〔甲２７－４，１６－１〕），それが真実であれば，本件原出願日よりも後ということになるが，複合剤を渡し始めた時期は他の証拠によっては確定し得ず，Ｙ親子の上記陳述をにわかに信用することはできない。さらに，前記Ｐ１医師の陳述書によれば，平成１１年１１月ころを境に患者への効果が向上したことを示す陳述はなく，むしろ，当初よりも効果が弱くなったときがあると陳述しており，Ｙ親子の上記陳述とは整合しないなど，この点からも，Ｙ親子の上記陳述は，必ずしも信用することができない。(c-3)　本訴においては，以上のほか，Ｐ１医師の治験の結果を記載したカルテなどの資料は，提出されていない。
(c-4)　結局，Ｐ１医師の陳述等によっては，上記①ないし③の事実を認定することができない。なお，Ｐ１医師以外の４名の医師の関与によって得られた資料（データ）が明らかにされないため，Ｐ１医師の関与及びその成果自体についても漠然とした認定しかできない。これも被告が４名の医師に関する主張立証を全くしないことに起因する。
(d)　以上のほか，Ｙ親子の陳述（甲２７－４，２８－１・２，５１－１・２）においては，Ｐ１医師やその他の医師から，本件臨床試験のもととなった資料を収集したかのような陳述があるが，その医師の氏名を明らかにできないと述べるなど，具体性に欠けるものであって，本件臨床試験に関する上記①ないし③の事実を認めるには到底至らない。


(e)　被告は，原告の認識や特許法上要求される試験レベルについても主張するが，上記認定のとおり，本件で問題なのは，本件臨床試験の基本的で重大な内容に関する被告の主張が認められるか否かであり，原告の認識いかんが上記認定を左右すべきものではないし，そもそも試験レベル以前の問題である。(3)　被告は，前記第４，１(2)において，本件明細書記載データを取得した後に，Ｐ１医師がした臨床試験結果（乙１，２３，２４）では，ステロイドが含まれていないと実証された本件薬剤につき，治療効果が認められると主張する。(a)　上記主張は，本件明細書記載の本件臨床試験とは別の試験をいうものであって，本件明細書の記載との整合性の問題はあるが，要するに，事後的にせよ，ステロイドが含まれない本件製剤について，治療効果が証明されたというものであるから，この点について検討しておく。
(b)　Ｐ１医師の乙１の陳述書（平成１５年８月１８日付け）では，平成１２年秋ころ，被告から提供を受けたクリーム製剤の基剤とメトロニダゾール原末を攪拌機で混合し，院内製剤として，患者に使用したところ，基剤のみの使用の場合より改善がみられたことが記載されている（なお，被告は，平成１６年９月２７日付け公正証書（乙２３）及び同年１０月１３日付け報告の分析・試験報告書（乙２４）により，当時，Ｐ１医師が被告から提供を受けて保管中のメトロニダゾール原末が残っており，これにはステロイド剤が含まれていなかったというものである。）。(c)　一方，Ｐ１医師の甲１６－１の陳述書は，平成１３年３月２９日付けのものである。証拠（甲３９，４３－１・２，４４）及び弁論の全趣旨によれば，原告代理人が甲１６－１の陳述書の原稿を作成してプリントアウトし，これをＰ１医師に送付したこと，この原稿の４頁には，被告から提供された基剤を使用した効果についての記載があったこと，Ｐ１医師は，上記原稿に手書きで加除修正を加えたこと，その際，上記基剤に関する記載を削除し，その理由を別紙に手書きしており（甲４３－２の５枚目，同年３月２２日付け），これには，「メトロニダゾール入りの基剤を自分の所で作って比較することは意味がないと考えましたので，単に基剤の効果をしらべてみたかった訳です。」，「効果について判断する段階ではありませんので，この項は削除させていただきます。」，「基剤だけで効果がある場合も見られますので，それを調べたかったわけです。」と記載されていることが認められる。さらに，Ｐ１医師は，甲１６－２の陳述書（平成１５年５月１７日付け）においても，「私から，基剤だけを持ってくるように依頼して試したことはあります。」と同旨の記載をしている。これらによれば，Ｐ１医師は，基剤のみの投与による効果を調べようとしたもので，基剤にメトロニダゾールを入れたものを作ることは意味がないと考えていたことが明らかである。
(d)　被告は，この点につき，乙１の陳述書の内容こそＰ１医師の本意であると主張する。
しかし，甲４３－１・２をみると，Ｐ１医師は，原稿を細かく検討し，慎重に加除修正をしていることがうかがえ，しかも，上記引用部分は，わざわざ自ら別紙に手書きで説明を加えたものであることが明らかである。しかも，甲４４（その体裁からして，被告がその手元にあった陳述書の修正原稿を後記別訴の乙１２１として提出したものであると認められる。）と甲４３－１・２によれば，Ｐ１医師は，加除修正した原稿を平成１３年３月２３日に被告に送付して見せた上で，同月２６日に原告代理人に返送していることが認められ，被告の立場にも配慮しつつ，慎重な加除修正を行ったことがうかがえる。さらに，平成１３年当時は，本件無効審判の請求がされていない時期である。これらの事情に照らせば，後にされた乙１よりも，甲１６－１・２，３９，４３－１・２などの陳述書等の方が信用性が高いというべきである。なお，乙２３，２４に記載のメトロニダゾール原末が，本訴の弁論準備手続終結近くになって発見されたというのも不自然である。(e)　以上によれば，Ｐ１医師の乙１の陳述書，乙２３の公正証書中の陳述部分，及びこれらを前提とする乙２４の分析・試験報告書は，全体として証拠価値に乏しく，そのうち，被告の主張に沿う乙１が特に証拠価値が高いということもできないから，Ｐ１医師の陳述書等に基づいてする被告の上記主張は，採用することができない。
(4)　被告は，前記第４，１(3)において，他の医師による使用により，治療効果が確認できると主張する。
被告が引用するのは，Ｐ４教授の意見書（乙６－１）であるが，これは，Ｐ４教授が，「ある皮膚科開業医」がメトロニダゾールをクリーム状にして使用することで著効を得たと報告してくれたので，その結果を添付するとして，データを添付し，報告内容の概要も披露しているものである（意見書のその余の部分は，専門的な知見を述べるものである。）。したがって，意見書に記載の医師による使用結果は，Ｐ４教授自身が治療に当たった経験をいうものではなく，間接的に伝聞を伝えるものにすぎず，しかも，「ある皮膚科開業医」というだけで誰かも特定されず，使用した薬剤がメトロニダゾール単剤であったことを確認し得る証拠もない。よって，被告の上記主張も採用することができない。
(5)　被告は，前記第４，１(4)において，ウェルファイド社の試験結果（甲６－１３）によると，本件薬剤がヒトのアトピー性皮膚炎の治療に有効であろうことを強く示唆していると主張する。


この点についても前記(3)(a)と同様の問題点が指摘されるべきであるが，上記ウェルファイド社のマウスを使った試験結果（甲６－１３）について検討しておく。Ｐ３教授の意見書（甲８，３３，），Ｐ１２氏の意見書（甲１０，３６）及びＰ５教授の意見書２（甲３４）によれば，ウェルファイド社の試験（甲６－１３）においては，アレルギーとは無関係な刺激性に対する薬剤の結果であり，観察された結果は，アトピー性皮膚炎における掻痒感とは直接関係しない疑いがあること，直ちにアトピー性皮膚炎に対する効果を推測させるものではないとの疑いがあること，さらに，試験方法において，観察者をブラインド化していないため，恣意的なデータ取得の可能性を排除できず，引っ掻き回数を，ビデオを用いるなどして第三者が検証可能な方法で計測するのではなく，目視で数えるという方法を採っており，試験の信頼性保証者の署名もないなどの問題が認められる。一方で，財団法人食品農医薬品安全性評価センターによる試験結果（甲３１－１）は，ウェルファイド社の試験結果と対立するものであるが，同センターの試験は，試験方法等において，上記のような問題はなく，比較的信頼度の高いものであると認められる。以上によれば，ウェルファイド社の試験結果（甲６－１３）に基づいてする被告の主張は，到底採用することができない。被告が第４，１(4)において種々主張する点を考慮しても，上記認定判断を変更すべきものはない。(6)　被告の前記第４，１(5)の主張は，原告が動物モデルを使用した実験結果に基づいて本件製剤の治療効果を否定する主張をすることに対する反論である。確かに，動物実験において薬剤の治療効果がないからといって，直ちにヒトに対する効果も否定されるわけではないことを示唆する証拠が存在する（乙２－１，１４）。しかしながら，本件では，既に判示したとおり，また，後に判示するとおり，本件製剤が本件明細書記載の効果を挙げることの証明がないのであるから，原告の上記主張が直ちに採用し難いとしても，本件の結論を左右するものではない。(7)　被告は，前記第４，１(6)において，本件薬剤の治療効果を推認し得る事情を種々主張する。
検討するに，被告は，Ｐ６医師の後記別訴における証言（甲２０－１３）を挙げるが，メトロニダゾールの内服薬に関するものであり，かつ，その内容も具体的ではない。よって，上記証言が直ちに本件薬剤の治療効果を証明するものではない。被告は，その他，甲２１－１，乙６－３を援用して主張するが，いずれも本件薬剤の治療効果を証明するに足りるものではない。また，乙１８があるからといって，本件薬剤の治療効果が証明されたことにはならない。(8)　被告の前記第４，１(7)の主張は，別訴に関する主張である。(a)　別訴とは，原告と被告（被告代表者らも共同被告とされた。）との間で争われた損害賠償請求本訴・同反訴事件であり，一審が福岡地裁平成１３年(ワ)第１４０９号・同１４年(ワ)第５５５号事件で平成１５年９月１１日に判決（甲３２）が言い渡され，控訴審が福岡高裁平成１５年（ネ）第８０７号事件で平成１６年４月１５日に判決（甲４１）が言い渡されて，確定した（甲４２－１～３）。(b)　上記証拠によれば，次のような事案である（原告は本件と同一で，被告は，本件被告（被告会社ともいう。）のほか，Ｙ親子が共同被告となっている。）。原告と被告会社との間で平成１２年５月１２日，同月１日付けで，主成分をメトロニダゾールとするアトピー性皮膚炎を含む皮膚疾患等治療薬についてライセンス契約を締結した。
原告は，被告らが上記治療薬にステロイドを混入している事実を伝えていなかったと主張して，本件ライセンス契約が詐欺によるものであり，仮にそうでないとしても，説明義務違反であるとして，被告らに対し，不法行為に基づく損害賠償として，予備的に被告会社に対し，錯誤無効による不当利得返還請求として，９億円余の支払いを求めた。
これに対し，被告会社は，原告に対し，ライセンス契約の債務不履行であると主張し，損害金の一部請求として１億円の支払いを求めた。福岡地裁は，原告の請求をほぼ全額認容し，被告会社の反訴請求を棄却した。被告らは控訴したが，福岡高裁は，被告らの控訴を棄却する旨の判決を言い渡し，確定した。
(c)　上記確定判決によって認定された事実関係は，要するに，Ｙ親子は，Ｐ１医師，Ｐ６医師及びＰ２教授に対し，最強のステロイドであるプロピオン酸クロベタゾールを混入していることを告げず，そのため，Ｐ１医師らをして，被告会社から交付されたクリーム製剤のアトピー性皮膚炎に対する効果がステロイド以外の成分によるものであると誤信させ，原告担当者に対しても，被告会社から交付を受けたクリーム製剤がステロイド剤ではないことを前提とするＰ６医師の手紙の写しを渡して，これにステロイドを混入していることを告げなかったり，Ｐ１医師らが，クリーム製剤にステロイドが混入されておらず，その効果はステロイド以外の成分によるものとの前提で，原告担当者に対して，そのアトピー性皮膚炎に対する薬効について話をしている席に同席していたにもかかわらず，ステロイド剤を混入している事実を告げず，また，Ｙ２が原告にクリーム製剤や基剤原料，処方内容等を送付した際にも，Ｐ１医師らにステロイドを混入したクリーム製剤を交付したことを告げなかったものであり，そのため，原告は，上記クリーム製剤にはステロイドが含まれておらず，アトピー性皮膚炎に対する効果は，専らステロイド以外の成分によるものと誤信し，被告会社との間でライセンス契約を締結するに至ったものであり，これは，Ｙ親子の詐欺によるものと認められる，というものである。(d)　確かに，前記のとおり，本件原出願日は，平成１１年７月２１日であり，本訴で問題となった本件臨床試験は，それ以前にされたはずのものであるところ，別訴で争点となったライセンス契約は，平成１２年５月１２日に締結されたものであり，両者は，時点を異にする。したがって，別訴における詐欺行為の認定が，直ちに，本訴における本件臨床試験で使用された製剤の真偽に関する認定に結びつくわけではない。