(1)　評価基準によると，経年減点補正率は，補正率基準表に示されている当該非木造家屋の経年減点補正率によって求めるものとされている。そして，家屋が複数の用途に供されている場合，経年減点補正率を求める際の用途区分は，原則として，主たる用途により一棟単位で定め，補正率基準表に示された用途区分を基準として，最も大きな床面積を占めることとなる用途区分を主たる用途区分とするのが相当である。
(2)　もっとも，地方税法や評価基準等に補正率基準表に示された用途区分の定義規定が見出せないことからすると，実際の用途によっては，補正率基準表に示された用途区分のうち，いずれに該当するかについて疑義を生じる場合も考えられる。
この点，評価基準が，家屋は損耗によりその価値を減ずるということに鑑みて，経年減点補正率を再建築費評点数に乗じて評価するものと定めていること，家屋の損耗の程度はその用途によって類型的に異なるということに着目して，用途ごとに区分された基準表によって補正率基準表を構成していると解されることからすれば，上記のように疑義を生じる場合には，当該家屋の具体的な使用状況に照らし，補正率基準表に類型的に顕れたいずれの用途に最も類似するかを個別に検討して，いずれの用途区分に該当するかを定めるべきであると解される。そして，このような検討をした結果，補正率基準表に示された用途のいずれにも類似せず，又はいずれに類似するかが判然としない場合，その用途区分は，「１　事務所，銀行用建物及び２～７以外の建物」に該当すると解するのが相当である。
３　本件建物の２階部分についての検討（以下，この項で本件建物の２階部分に言及する場合，新築当初から平成１３年１月１日までのことを示し，言及する部分における時期の記載を省略する。）
(1)　上記２(2)を前提にして，経年減点補正率を求めるに当たり，本件建物の２階部分がどの用途区分に該当するものであったかを検討する。この点，仮に本件建物の２階部分が学習塾として使用されていたとしても，具体的な使用状況を捨象した「学習塾」という用途を，直ちに店舗という用途と同様のものと解することは，それらの語義からして困難であるといわざるを得ない。すなわち，語義としては，「店舗」は，商品を陳列して販売する場所であり，「学習塾」は，私的に子供を集めて，学校教育の補足や進学準備教育を行う施設であって，両者を同一の意味内容とみることはできないからである。もっとも，学習塾にも様々な態様のものがあって，学習塾の用に供される家屋の使用状況もまた様々であると考えられる。具体的な使用状況によって，「事務所」や「店舗」など，補正率基準表に類型的に顕れた用途に類似するものがあろうことは否定できない。したがって，本件建物の２階部分が学習塾として使用されていたとすれば，その用途がいずれの用途区分に該当するかについて，疑義を生じるというべきであり，その具体的な使用状況に照らし，補正率基準表に類型的に顕れたいずれの用途に最も類似するかを個別に検討した上で，いずれの用途区分に該当するかを定めるべきものであったと解される。しかしながら，本件において，本件建物の２階部分が学習塾として使用されていたということを超えて，その使用状況が具体的にどうであったかを示す証拠には乏しく，渋川市長等がこの点について具体的に検討してきたことを認めるに足りる証拠もない。
そうすると，本件建物の２階部分が学習塾として使用されていた場合，補正率基準表に示された用途のいずれに類似するかが判然としないといわざるを得ず，その用途区分は，「１　事務所，銀行用建物及び２～７以外の建物」に該当すると解するのが相当である。
そして，本件証拠上，本件建物の２階部分が，学習塾及び事務所以外の用途で使用されていたことを認めるに足りる証拠はないから，結局，本件建物の２階部分が学習塾として使用されていたか否かについて判断するまでもなく，その用途区分は，「１　事務所，銀行用建物及び２～７以外の建物」に該当するものであったというべきである。
(2)　なお，この点に関する被告の主張について付言する。まず，被告は，学習塾の用に供される家屋の一般的な使用状況等が，「固定資産税木造家屋評価実務マニュアル」や国税についての「耐用年数の適用等に関する取扱通達」にいう店舗の例に類似していると主張する。確かに，地方税法や評価基準等に補正率基準表に示された用途区分の定義規定が見出せないことからすると，上記マニュアルや通達の例を参考にすることが許されないとまではいい難い。しかしながら，証拠（乙１７）によれば，「固定資産税木造家屋評価実務マニュアル」は，本件建物とは異なる木造家屋に関し，再建築費評点数を求めるための木造家屋評点基準表における「店舗用建物」等の意味内容について説明されていると認められるところ，家屋の現実の使用状況とは関係の薄い再建築費評点数についての「店舗用建物」の概念を，家屋の現実の使用状況が重要な影響を及ぼす経年減点補正率を求めるに当たっての用途区分である「店舗」の意味内容を検討する際の参考にすることには，慎重であるべきである。また，国税についての「耐用年数の適用等に関する取扱通達」における用途（細目）の区分は，補正率基準表の用途区分と完全には重なるものでなく，これに全面的に依拠することは妥当でない。そして，前述のとおり，学習塾の用に供される家屋の使用状況には様々なものが考えられるのであって，具体的な使用状況を離れて，一般的に想定される使用状況をもとに本件建物の用途区分を定めることも適当とはいえない。
次に，被告は，本件建物の２階部分の間取りや構造を，その用途が店舗となることの根拠として主張する。しかしながら，家屋の現実の使用状況と関係の薄い間取りや構造が補正率基準表の用途区分を定める際の根拠になるとはいい難い。
以上により，被告の主張は，いずれも採用することができない。
４　結論（本件決定の違法）
上記３のとおり，経年減点補正率を求めるに当たり，本件建物の２階部分の用途区分は，新築当初から平成１３年１月１日までの間について，「１　事務所，銀行用建物及び２～７以外の建物」に該当するものであった。また，前提事実のとおり，本件建物の２階部分は，平成１３年１月１日以降，事務所として使用されている。そうすると，本件建物の２階部分の用途区分は，新築当初から一貫して，「１　事務所，銀行用建物及び２～７以外の建物」に該当するものであったことになる。そして，前提事実のとおり，本件建物は，新築当時から，１階部分が店舗として，３階及び４階部分が住宅として使用されているから，本件建物は，新築当時から，住宅として使用されている部分が最も大きな床面積を占めていることが明らかである。


平成１２年（行ケ）第３７０号　特許取消決定取消請求事件（平成１３年５月１６日口頭弁論終結）
判　　　　　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　トキワケミカル工業株式会社
原　　　　　　告　　　東海興業株式会社
両名訴訟代理人弁理士　岡田    英彦
同　　　　　　　　　　池田    敏行
同　　　　　　　　　　岩田    哲幸
同　　　　　　　　　　中村    敦子
被　　　　　　告　　　特許庁長官　及　川　耕　造
指定代理人　　　      大島    祥吾
同　　　　　　　　　　神崎      　潔
同　　　　　　　　　　大野    覚美
同　　　　　　　　　　宮川    久成
主　　　　　　　　　　　文
原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告ら
特許庁が平成１０年異議第７６１４９号事件について平成１２年７月２８日にした決定を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告らは、名称を「車両のフロントガラス用モールディング」とする特許第２７６９１１２号発明（以下「本件特許発明」という。）の特許権者である。なお、上記特許は、昭和６１年６月２７日にされた実用新案登録出願（実願昭６１－９８７６４号、以下「原原出願」という。）が昭和６３年４月１５日に特許出願（特願昭６３－９３１６２号、以下「原出願」という。）に変更され、その出願の一部を分割して平成６年８月３日にされた新たな特許出願（特願平６－１８２４２５号）に係り、平成１０年４月１０日に設定登録されたものである。上記特許につき特許異議の申立てがされ、平成１０年異議第７６１４９号事件として特許庁に係属したところ、原告らは、平成１２年２月８日に明細書の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の各記載を訂正する旨の訂正請求をした（以下、この訂正請求に係る訂正を「本件訂正」という。）。
特許庁は、同特許異議の申立てにつき審理した上、平成１２年７月２８日、「訂正を認める。特許第２７６９１１２号の特許を取り消す。」との決定（以下「本件決定」という。）をし、その謄本は同年９月４日原告らに送達された。
２　本件訂正後の本件特許発明の要旨
車体パネルとフロントガラスとの間に介装されたモールディングであって、前記モールディングは、合成樹脂等により長尺の帯状をなしかつ前記フロントガラスの上縁部から左右両側部にわたって一体に連続するとともに、頭部と脚部
とを一体に備え、
前記フロントガラスの上縁部では雨水受部がなく左右両側部では雨水受部を形成するために、前記頭部の頂面は、前記フロントガラスの上縁部ではガラス前面に近接し、同フロントガラスの左右両側部ではガラス前面に離反しており、しかも、前記モールディングの左右両側部、上縁部及びコーナー部のうち左右両側部及び上縁部において、その頭部が前記フロントガラスのガラス前面と略平行する所定角度の姿勢を保って前記車体パネルとフロントガラスとの間に介装され
ており、
さらに、前記モールディングの脚部の先端面から頭部の頂面までの高さ寸法において、左右両側部の高さ寸法よりも上縁部の高さ寸法が小さくなっていることを特徴とする車両のフロントガラス用モールディング。
３　本件決定の理由
本件決定は、別添決定謄本写し記載のとおり、①本件訂正は、明りょうでない記載の釈明を目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものでもないから、本件訂正に係る訂正請求を認容するとして、本件特許発明の要旨を本件訂正後の特許請求の範囲の記載のとおり認定した上、②本件特許発明は、原出願及び原原出願の願書に添付された明細書（以下、それぞれ「原出願明細書」、「原原出願明細書」という。）の記載の範囲外の事項を含むものであるから、出願日の遡及は認められず、本件特許出願日は平成６年８月３日であるとし、③本件特許発明は、特開平１－２６９６１２号公報（本訴甲第８号証）に記載された発明であって、特許法２９条１項３号に規定する発明に該当するものであり、その特許は、同法１１３条１項２号に該当するものとして取り消されるべきであるとした。
第３　原告ら主張の本件決定取消事由
１　本件決定の理由中、本件訂正に係る訂正請求についての判断（決定謄本３頁３行目～１８行目）、本件特許発明の要旨の認定（同３頁２０行目～３８行目）は認める。
本件決定は、本件特許発明が、原出願明細書及び原原出願明細書に記載されていないとの誤った認定をし（取消事由）、本件出願日の遡及を認めなかったため、本件特許発明の新規性の判断を誤ったものであるから、違法として取り消されるべきである。
２　取消事由（原原出願明細書及び原出願明細書の記載事項に係る認定判断の誤り）
(1)　原原出願明細書について


本件決定は、「原原出願明細書で開示されているのは、『上部支持突片と下部支持突片』とを備えた『一種類の断面形状よりなるモールディング』を一旦形成した後、フロントガラスの上方に対応する部分ではその下部支持突片部を切除して、モールディングの高さ寸法を小さくするという考え方である。・・・一方、本件発明でいう、『モールディングの脚部の先端面から頭部の頂面までの高さ寸法において、左右両側部の高さ寸法よりも上縁部の高さ寸法が小さくなっている』（注、以下「本件寸法構成」という。）モールディングには、・・・もともと単一の支持突片のみを備え、頭部と支持突片との間の距離を変えることにより、高さ寸法が異なる状態に形成されるモールディングも包含されることになるのは明かであり、・・・本件特許発明を、原原出願明細書に記載されていたものとすることはできない」（決定謄本４頁３５行目～５頁１６行目）と認定判断するが、誤りである。
物の発明において、その物が明細書に開示されているか否かの判断は、明細書に記載されている物の製造方法の実施例に限定して行うのではなく、その物自体が明細書に記載されているか否かで判断しなければならない。ところが、本件決定の原原出願明細書の記載事項の認定は、フロントガラス用モールディングの製造方法の一実施例の記載に基づくものにすぎない。
すなわち、原原出願明細書（甲第４号証）の考案の詳細な説明の「考案が解決しようとする問題点」欄の「フロントのガラス用モールディングにおいては、ウィンド硝子の左右の側部モールと上方の上部モールとが別個の断面形状で成形されたモールディングを一種類のモールディングによって硝子を挟持できれば大変に作業性がよく、美麗に仕上がることができ、且つコーナー継手が不要とすることによって、体裁の優れた強固なモールディングを得ようとするものである」（３頁１１行目～１８行目）との記載にあるとおり、原原出願明細書には、「側部モールと上部モールとが別個の断面形状で成形された一種類のモールディング」が記載されていることが明確に理解され、この記載は、本件特許発明を示すものにほかならない。
そして、同「問題点を解決するための手段」欄には、「この考案のモールディングは、上述の問題点をすべて解決するために、フロントの左右の側面モール（１０）（１０）には上部支持突片（４）と下部支持突片（６）との間に硝子を挿嵌させ、フロントの上部モール（１１）には、上部支持突片（４）を残して下部の切断部（８）より下部を切除し、モール頭部（２）と上部支持突片（４）との間に硝子の縁部を挿嵌させることによって、一種類のモールディングを以って、上記目的の達成を計っている」（４頁２行目～１０行目）との記載があるが、これは、上記のようなモールディングを得る技術の一実施例として示されているものにすぎない。
さらに、原原出願の実用新案登録出願日である昭和６１年６月２７日以前において、長尺の押出成形品の横断面形状を成形後に切除する方法以外の方法で変化させる技術は、実開昭５９－８３５１９号公報（甲第９号証）、特開昭５９－７０５２８号公報（甲第１０号証）、特開昭５９－１１４０４０号公報（甲第１１号証）及び特開昭５９－１８２７２２号公報（甲第１２号証）に記載されているように周知であったから、原原出願明細書には、本件寸法構成を得るための技術として、一種類の断面形状から成るモールディングを成形した後、上部モール部分の下部支持突片を切除するという上記実施例の方法以外の方法も実質的に記載されているということができる。
また、実用新案登録請求の範囲に記載する事項は出願人の裁量に任されているのであるから、原原出願明細書の実用新案登録請求の範囲に「一種類の断面形状で成形され、上部モール部分では上部支持突片を切除したモールディング」と記載されているとしても、原原出願明細書に当該モールディングしか記載されていないという理由にはならないというべきである。
(2)　原出願明細書について
本件決定は、原出願明細書について、「原明細書においては、・・・モールディング上部支持突片の下部における切断部によって、モールディングの下部を除去するものの他に、モールディング下部が切除されないで利用されうることも示唆されているといえるが、その場合においては、『モールディングの脚部の先端面から頭部の頂面までの高さ寸法において、左右両側部の高さ寸法よりも上縁部の高さ寸法が小さくなっている』構成（注、本件寸法構成）を備えてはいないことになる。したがって、当該原出願の明細書及び図面に、本件特許発明が記載されているとみることも適切とはいえない」（決定謄本５頁２５行目～３３行目）と認定判断するが、誤りである。
まず、上記(1)で引用した原原出願明細書の記載は、原出願明細書の記載とほぼ同じであるから、原出願明細書に本件特許発明が記載されている理由は、上記(1)で主張したところと同じである。
加えて、原出願明細書（甲第５号証）には、「第５図に示す如く、挿入脚部（３）の下方の切断部（８）より切除したり、または、切除しないでモールディング本体（１）の該上部支持突片（４）とモール頭部（２）との間の該雨水受溝（５）に硝子パネル（１２）の上部端縁を挿嵌してフロント硝子（１２）を張着するものである」（６頁４行目～９行目）との記載があるところ、この記載は、本件寸法構成を得るために、挿入脚部の下方の切断部から切除する技術を用いてもよいし、切除しない周知の他の技術を用いてもよいという意味であって、原出願明細書に記載された本件寸法構成を備えるモールディングが前者の方法によって製造されたものに限定されないことは明らかである。
したがって、モールディング下部を切除しないものが本件寸法構成を備えないとする本件決定の上記認定は誤りである。
(3)　以上のとおり、原原出願明細書及び原出願明細書のいずれにも、本件特許発明が記載されているから、本件特許出願日は原原出願のされた昭和６１年６月２７日に遡及するというべきであり、平成元年１０月２７日に公開された刊行物（甲第８号証）に基づいて本件特許発明の新規性を否定した本件決定の判断は誤りに帰するというべきである。
第４　被告の反論
１　本件決定の認定判断は正当であり、原告ら主張の取消事由は理由がない。２　取消事由（原原出願明細書及び原出願明細書の記載事項に係る認定判断の誤り）について
(1)　原原出願明細書について


原告らは、原原出願明細書（甲第４号証）の「フロントのガラス用モールディングにおいては、ウィンド硝子の左右の側部モールと上方の上部モールとが別個の断面形状で成形されたモールディングを一種類のモールディングによって硝子を挟持できれば大変に作業性がよく・・・」（３頁１１行目～１８行目）等の記載を根拠に、原原出願明細書には、「側部モールと上部モールとが別個の断面形状で成形された一種類のモールディング」が記載されている旨主張するが、「この考案のモールディングによれば、１種類の断面形状よりなるモールディングを以って左右の雨水受溝付の側面モールと、上方の雨水受溝の無い上部モールを容易に構成して・・・上部支持突片の下部の切断部によって、下部を切除したものを用いるので、・・・コーナーが綺麗に仕上がる効果がある」（６頁１１行目～７頁５行目）との原原出願明細書の記載も併せ考慮すれば、原告らの引用する上記記載にいう「左右の側部モールと上方の上部モールとが別個の断面形状で成形されたモールディング」は従来技術を示す記載と解すべきものである。すなわち、原原出願明細書には、「左右の側部モールと上方の上部モールとが別個の断面形状で成形された」従来のモールディングに代わるものとして、「一種類の断面形状で成形され、上部モール部分では下部支持突片を切除したモールディング」が記載されているにとどまるというべきであり、このことは、原原出願明細書の実用新案登録請求の範囲に「前記モールディング本体は、フロントの左右の側面モールには、上部支持突片と下部支持突片との間に硝子を挿嵌し、且つフロントの上方の上部モールには該上部支持突片の下部における切断部によって下部を切除し、該モール頭部と上部支持突片との問に硝子を挿嵌した事を特徴とする車輌のフロント硝子用モールディング」と記載されていることからも明らかである。
仮に、原告らの主張するように「側部モールと上部モールとが別個の断面形状で成形された一種類のモールディング」が原原出願明細書に記載されているとしても、そこに示されているのは、上部支持突片と下部支持突片とを備えた「一種類の断面形状よりなるモールディング」をいったん成形した後、上部モール部分ではその下部支持突片部を切除して、モールディングの高さ寸法を小さくするという技術思想にとどまる。原原出願明細書は、それ以外の方法によって本件寸法構成を得ることまで記載されているものではなく、かつ、それが当業者にとって自明の事項であるということもできない。
(2)　原出願明細書について
原告らは、原出願明細書（甲第５号証）の「第５図に示す如く、挿入脚部（３）の下方の切断部（８）より切除したり、または、切除しないでモールディング本体（１）の該上部支持突片（４）とモール頭部（２）との間の該雨水受溝（５）に硝子パネル（１２）の上部端縁を挿嵌してフロント硝子（１２）を張着するものである」（６頁４行目～９行目）との記載は、本件寸法構成を得るために、挿入脚部の下方の切断部から切除する技術を用いてもよいし、切除しない周知の他の技術を用いてもよいという意味である旨主張する。しかし、同明細書の特許請求の範囲の「該挿入脚部には片側に上部支持突片と下部支持突片とを形成した車輌のフロント硝子用モールディングにおいて、前記モールディング本体は、フロントの左右側部モールには、上部支持突片と下部支持突片との間の硝子嵌入溝に硝子パネルの左右の端縁を挿嵌し、且つフロントの上方の上部モールでは、該モール頭部と該上部支持突片との間に設けた雨水受溝に硝子パネルの上端縁を挿嵌した」（１頁６行目～１４行目）との記載、「発明の効果」欄の「一種類の断面形状よりなるモールディングを以て左右の雨水受溝付の側部モールと、上方の雨水受溝の無い上部モールを容易に構成して硝子を張着できる」（６頁１１行目～１５行目）、「必要に応じて該上部支持突片の下部を切除したことによってコーナー部分の屈曲も容易に曲げられてコーナーが綺麗に仕上がると共に、車体パネルの浅い場所にも容易に装着できる効果がある」（７頁２行目～７行目）との記載に照らせば、原告らの引用する上記記載が、本件寸法構成を得るために挿入脚部の下方を切除する以外の方法まで開示するものでないことは明らかである。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由（原原出願明細書及び原出願明細書の記載事項に係る認定判断の誤り）について
(1)　原出願明細書（甲第５号証）に本件特許発明が記載されているかどうかについて検討するに、原出願明細書の全記載を通じて、本件寸法構成の文言に沿う形で直接言及している記載はないものの、上部モールと側部モールの構成に関して、以下の記載があることが認められる。
ア「特許請求の範囲・・・該挿入脚部には片側に上部支持突片と下部支持突片とを形成した車輌のフロント硝子用モールディングにおいて、前記モールディング本体は、フロントの左右側部モールには、上部支持突片と下部支持突片との間の硝子嵌入溝に硝子パネルの左右の端縁を挿嵌し、且つフロントの上方の上部モールでは、該モール頭部と該上部支持突片との間に設けた雨水受溝に硝子パネルの上
端縁を挿嵌した」（明細書１頁４行目～１４行目）
イ「（産業上の利用分野）この発明・・・の目的とする所は、一種類のモールディングを以って側部モールと上部モールとの両方の役目を果すための車輌のフロント硝子用モールディングに関するものである。」（同１頁１８行目～２頁４行目）
ウ「（従来の技術）・・・これ等のフロントのモールディングは、左右のモールと上部のモール及びコーナー継手の三種類の部品によって構成される構造となっている。従って、この種のフロントに装着されているモールディングは、コーナー部においては、コーナー継手によって外観が不体裁となると共に、継手部分が容易に破損しやすい欠点がある。」（同２頁５行目、２頁１９行目～３頁６行目）エ「（発明が解決しようとする問題点）フロントの硝子用モールディングにおいては、ウィンド硝子の左右の側部モールと上方の上部モールとが別個の断面形状で成形されたモールディングを一種類のモールディングによって硝子を挟持できれば大変に作業性がよく、美麗に仕上がることができ、且つコーナー継手が不要とすることによって、体裁の優れた強固なモールディングを得ようとするものである。」（同３頁８行目～１６行目）


オ「（問題点を解決するための手段）この発明のモールディングは、上述の問題点をすべて解決するために、フロントの左右の側部モール（１０）（１０）には上部支持突片（４）と下部支持突片（６）との間に硝子パネルの左右の端縁を挿嵌させ、フロントの上部モール（１１）では、モール頭部（２）と該上部支持突片（４）との間に設けた雨水受溝（５）に硝子パネル（１２）の上縁部を挿嵌したことによって、一種類のモールディングを以って、上記目的の達成を計っている。」
（同３頁１９行目～４頁８行目）
カ「（実施例）・・・モールディング本体（１）は・・・その上部に露出するモール頭部（２）と、隙間に挿着する挿入脚部（３）とを一体的に形成する。前記挿入脚部（３）の片側に上部支持片（４）を突設して該モール頭部（２）との間に雨水を受け流す雨水受溝（５）を形成する。この上部支持突片（４）の下方に水平の下部支持突片（６）を突設してその間に硝子嵌入溝（７）を形成せしめてある。符号（８）は、上部モール部分において該上部支持突片（４）の下方位置を切断する個所を示すものである。」（同４頁９行目～５頁２行目）キ「（作用）・・・コーナーの部分を境として上部モール（１１）の部分は、第５図に示す如く、挿入脚部（３）の下方の切断部（８）により切除したり、または、切除しないでモールディング本体（１）の該上部支持突片（４）とモール頭部（２）との間の該雨水受溝（５）に硝子パネル（１２）の上部端縁を挿嵌してフロント硝子（１２）を張着するものである。」（同５頁１３行目、６頁２行目～９行目）
ク「（発明の効果）以上のように、この発明のモールディングによれば、一種類の断面形状よりなるモールディングを以て左右の雨水受溝付の側部モールと、上方の雨水受溝の無い上部モールを容易に構成して硝子を張着できる効果と、従来の様にモールディングのコーナー継手部を使用する必要がなく、表面が大変に綺麗で外観の優れた仕上がりとなる効果がある。・・・また、必要に応じて該上部支持突片の下部を切除したことによってコーナー部分の屈曲も容易に曲げられてコーナーが綺麗に仕上がると共に、車体パネルの浅い場所にも容易に装着できる効果がある。」（同６頁１０行目～７頁６行目）
(2)　以上の認定に基づいて判断するに、まず、原告らは、上記キの記載は、本件寸法構成を得るために、挿入脚部の下方の切断線から切除する技術を用いてもよいし、切除しない周知の他の技術を用いてもよいという意味である旨主張するが、上記キの記載自体において、原告らの主張するような「本件寸法構成を得るため」という目的を示す記載はない上、その前後の記載を通じて、これを根拠づける記載も見当たらない。むしろ、上記オ、カの記載に照らせば、上記キでいう「挿入脚部の下方を切除しない」実施例を採用し得るとの意味は、上部モール部分においては、雨水受溝を硝子挿嵌部として用いるために、下部支持突片は使用されない不要な構成となるが、これを切除することなくそのまま放置しても構わないという趣旨をいうにとどまるというべきである。
また、原告らは、長尺の押出成形品の横断面形状を成形後に切除する方法以外の方法で変化させる技術が周知である旨主張するが、当該技術自体は周知であるとしても、そもそも横断面形状を変化させるという前提が記載されていない以上、当該周知技術を用いて本件寸法構成を得ることが実質的に記載されているということはできない。
よって、原告らの上記主張は採用することができない。(3)　次に、原告らは、上記エの記載等を根拠として、原出願明細書には、「側部モールと上部モールとが別個の断面形状で成形された一種類のモールディング」が記載されているのであるから、本件寸法構成を備えた本件特許発明が記載されている旨主張するので、以下判断する。
上記エの「左右の側部モールと上方の上部モールとが別個の断面形状で成形された・・・一種類のモールディング」との記載は、それ自体を文字どおりに解すれば、本件寸法構成を含むより広い概念として記載されたものと解する余地もあり、原告らの上記主張はこの趣旨をいうものと理解される。しかし、上記エの記載は、「発明が解決しようとする問題点」欄に記載されているように、その発明の意図する目的に関しての記載にとどまるところ、その目的を実現するための具体的な手段としては、上記ア、オ、カの記載から明らかなように、側部モール部分では上部支持突片と下部支持突片との間に硝子パネルの上縁端を挿嵌させるとともに、上部モール部分ではモール頭部と上部支持突片との間の雨水受溝に硝子パネルの左右端縁を挿嵌させたモールディングを採用することが記載されているにすぎない。そして、これらの記載に願書添付図面第３～第５図の図示を総合すれば、原出願明細書に記載されているモールディングは、上部モール部分も側部モール部分も、同じ「モール頭部」、「雨水受溝」、「上部支持突片」、「下部支持突片」という各構成部分を有する共通した断面構成を有するものとして成形することを前提としつつ、上部モール部分における硝子の挿嵌位置をモール頭部と上部支持突片の間の雨水受溝とする一方、側部モール部分における硝子の挿嵌位置を上部支持突片と下部支持突片の間とするという機能面での使い分けを通じて、上記目的を達成するものであるというべきである。そして、その実施例として記載されている「上部モール部分の挿入脚部の下方を切除しない」ものが、単に、使用されない下部支持突片を切除することなくそのまま放置されたものをいうにすぎないことは前示のとおりであるから、これが「別個の断面形状」を有するものといえないことは明らかである。そうすると、側部モールと上部モールとが「別個の断面形状」を有するものとして原出願明細書に記載されているものは、上部モール部分の挿入脚部の下方を切除したものであると認めるのが相当である。上記のとおり解すべきことは、上記クの「発明の効果」の欄の記載にも沿うものである。すなわち、上記ク記載のとおり、原出願明細書記載の発明が「一種類の断面形状よりなるモールディングを以て」雨水受溝のある側部モールと雨水受溝のない上部モールを容易に構成することができるという効果を述べるとともに、「必要に応じて該上部支持突片の下部を切除したこと」によって、上記の効果のほかに、コーナー部の屈曲が容易になる等の効果が奏されることが記載されており、この記載は、いったん一種類の断面形状のものとして成形したモールディングを前提としつつ、そのいわばバリエーションとして、一部を切除する方法を示す趣旨に解されるものである。


平成17年(ネ)第10080号　特許権侵害排除等請求控訴事件（原審・東京地裁平成16年(ワ)第16483号）
口頭弁論終結日　平成18年１月16日
判決
控訴人　　　　　　　Ｘ
被控訴人　　　　　　　ホワイトローズ株式会社
被控訴人　　　　　　　有限会社ヤマカワ
被控訴人　　　　　　　有限会社ルビ・ヨシムラ
被控訴人　　　　　　　有限会社えちごよしいけ
上記４名訴訟代理人弁護士
渡邊敏
同　　　　　　　　　　森利明
上記４名訴訟代理人弁理士
林直生樹
同補佐人弁理士　　　　林宏
主文
１　本件控訴をいずれも棄却する。
２　控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１　控訴の趣旨
１　原判決を取り消す。
２　被控訴人ホワイトローズ株式会社は，原判決別紙物件目録１ないし３記載の料理シートを製造し，販売し，頒布し，販売の申し出をしてはならない。３　被控訴人ホワイトローズ株式会社は，前項記載の各料理シート及び同料理シートを製造するための型刃等の機材を破砕した後に廃棄せよ。４　被控訴人ホワイトローズ株式会社は，控訴人に対し，3524万9000円及びこれに対する平成16年８月19日（同被控訴人に対する訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
５　被控訴人有限会社ヤマカワは，原判決別紙物件目録１ないし３記載の料理シートを販売し，頒布し，販売の申し出をしてはならない。６　被控訴人有限会社ヤマカワは，前項記載の各料理シートを破砕した後に廃棄せよ。
７　被控訴人有限会社ヤマカワは，控訴人に対し，1397万8000円及びこれに対する平成16年８月18日（同被控訴人に対する訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
８　被控訴人有限会社ルビ・ヨシムラは，原判決別紙物件目録１ないし３記載の料理シートを販売し，頒布し，販売の申し出をしてはならない。９　被控訴人有限会社ルビ・ヨシムラは，前項記載の各料理シートを破砕した後に廃棄せよ。
10　被控訴人有限会社ルビ・ヨシムラは，控訴人に対し，1090万7000円及びこれに対する平成16年８月15日（同被控訴人に対する訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
11　被控訴人有限会社えちごよしいけは，原判決別紙物件目録１ないし３記載の料理シートを販売し，頒布し，販売の申し出をしてはならない。12　被控訴人有限会社えちごよしいけは，前項記載の各料理シートを破砕した後に廃棄せよ。
13　被控訴人有限会社えちごよしいけは，控訴人に対し，375万8000円及びこれに対する平成16年８月15日（同被控訴人に対する訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
14　訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人らの負担とする。
第２　事案の概要
１　本件訴訟は，名称を「料理シート，及び料理用具」とする発明の特許権（特許第3433195号。以下「本件特許権」又は「本件特許」という。）を有する控訴人が，被控訴人らによる原判決別紙物件目録１ないし３記載の各料理シート（以下「被告各製品」という。）の製造，販売等が上記特許権を侵害するとして，被控訴人らに対し，被告各製品の製造販売等の差止め・廃棄と損害賠償金の支払を求めた事案である。
原判決（平成17年３月25日言渡）は，控訴人の上記特許権には特許法29条１項３号違反（新規性の欠如）による無効理由があるので，その権利行使は権利の濫用に該当するとして，控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで控訴人は，これを不服として本件控訴を提起した。
２　当審においては，平成17年４月１日から特許法104条の３の規定が施行されたことに伴い，被控訴人らは，抗弁として，控訴人の上記特許権は特許無効審判により無効にされるべきものであるから，その権利行使は同条の規定により許されないと主張している。
３　なお，上記特許権に対し被控訴人ホワイトローズ株式会社から特許無効審判請求（無効2004－80192号事件）がなされ，特許庁が平成17年５月24日上記特許権を無効とする審決をしたことから，控訴人が原告となり同被控訴人を被告として同審決の取消しを求める訴訟が当庁に提起され（平成17年(行ケ)第10547事件），本件訴訟と並行的に審理が進められている。
第３　当事者の主張
１　当事者双方の主張は，次のとおり訂正付加するほか，原判決第２の２，３，及び第３に記載のとおりであるから，これを引用する。なお，以下においては，原判決の略語表示は，当審においてもそのまま用いる。
２　訂正
(1)　原判決10頁24～25行目を，次のとおり改める。「４　本件特許発明が特許無効審判により無効とされるべきもの（特許法104条の３）と認められるか（争点４）」
(2)　原判決11頁５行目の「したがって，」から７行目末尾までを，次のとおり改める。
「したがって，本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認められるから，控訴人は被控訴人らに対してその権利を行使することができない。」３　当審において付加された当事者の主張（争点４に関し）
(1)　控訴人
ア　乙１（特公昭59－43165号公報）に記載された発明は，以下の理由により，本件特許発明の無効理由とはなり得ない。
(ア)　技術的思想の相違
乙１に記載された発明と本件特許発明とでは，以下のとおり，技術的思想が異なり，異なる構成を有し，異なる作用によって異なる効果を発揮するところの，互いに独立した別の発明である。このように技術的思想が異なることから，乙１記載の発明は本件特許の無効理由とはなり得ない。


すなわち，乙１には，本件特許発明と共通する「課題」がなく，作用，機能，効果の共通性がなく，本件特許発明を示唆する記載がないのであって，乙１である「調理シートを着脱自在に被着してなる電気調理器」から，「調理中につまみ部をつまみ上げることで調理中の調理物の変形を可能にする」本件特許発明を抽出できるとした原判決の認定判断は誤りであるといわざるを得ない。このことについて以下整理する。
ａ　発明の名称について
本件特許発明（甲２）「料理シート，及び料理用具」
乙１記載の発明「電気調理器」
ｂ　権利範囲について
本件特許発明は下記(ａ)に記載するように料理シートに関する発明であり，乙１記載の発明は下記(ｂ)に記載するように電気調理器に関する発明である。
特許請求の範囲
(ａ)　本件特許発明
請求項１「柔軟な薄膜状態であって，熱伝導部である平面部とつまみ部によって構成され，熱伝導部の端を延長して平面部から突出させたつまみ部を構成し，つまみ部をつまみ上げることで調理中の調理物の変形を可能にした料理シ
ート」
（請求項２ないし請求項４についても，「……料理シート。」で終わっている。）
(ｂ)　乙１記載の発明
請求項１「発熱体を具備する調理器本体の内面に，耐熱性基材に非粘着性処理を施して形成した調理用シートを着脱自在に被着してなる電気調理器。」
（請求項２についても，「……電気調理器。」で終わっている。）ｃ　乙１記載の発明から，調理シートのみを抽出することについて。(ａ)　乙１記載の発明から，調理シートのみを抽出し，新しい機能を与えれば新しい発明である。
被控訴人らは，電気調理器に関する発明である乙１記載の発明には，調理シートのみを抽出することを妨げる記載がないと主張しているが，電気調理器に関する発明から調理シートのみを抽出し，異なる機能を与えれば新しい発明であると考えられ，乙１に調理シートが記載されているからといって無効理由とすることは失当である。
仮に，乙１に記載された発明から調理シートのみを抽出できたとしても，本件特許発明は前記調理シートを抽出したものではなく，新しい概念によって新しく構成された新たな発明であって，形状（構成），作用及び効果も乙１に記載された発明で使用される調理シートとは異なる。
乙１の明細書に記載された調理シートの把持部は，「第１図及び第２図に点線で示す如く」設けられるのであり，細く長い形状を示している。平面部と把持部のみで構成される調理シートの形状については，当該記述以外の記述，あるいは，当該形状以外の形状を示唆する記述は存在しないし，本件特許発明に係る記述は一切存在しない。
当該抽出は，把持部９，９はつまみ部に相当するなどと本来乙１記載の発明が意図したものではない事項に置き換えたり，可能であろうと推定したりすることで成り立つ理論であり，この論法に立てば乙１の権利範囲のみが著しく拡大されることになり，合理性に欠ける。
本件特許発明との比較においては，明細書に明記されている事実のみに厳しく限定されるべきであり，そうでないとすれば，公正さが著しく損なわれる。
(イ)　権利範囲の相違
乙１に記載された発明は権利範囲が電気調理器に限定されるものであって，料理シートに関する発明である本件特許発明の無効理由とはなり得ない。乙１記載発明の特許出願人は権利範囲を電気調理器に限定する意思を持っている。すなわち，出願者が意図した権利の範囲は下記のようであって，互いに抵触し合わず，共に存在する異なる発明である。
ａ　本件特許発明
請求項として記載したとおりであって，「つまみ部をつまみ上げることで調理中に調理物の変形を可能にした料理シート」そのものである。
ｂ　乙１記載の発明
①　権利としての「調理シートの構成」についてはどこからも読みとれない。「調理シートを着脱自在に被着してなる電気調理器」に関するものである。②　出願人自身がこの調理シートの性格を「電気調理器に付随したものとして限定して」出願していることが，乙１の２頁左欄６行目の「尚，上述構成のホットプレートにおいて，調理用シート８の一部を・・・」の記述から読みとれる。
控訴人は，乙１に記載された調理シートが独立した調理シートではなく，電気調理器の一部であり，請求項に記載されているように電気調理器本体と共にあって初めて意味を持つものであることを主張してきたが，前記の記載から判断できるように，出願人も最初からそういう前提に立って出願しているのである。
(ウ)　目的，形状（構成），作用，効果の相違
仮に，乙１に記載された発明である電気調理器から調理シート部分のみを抽出し得たとしても，乙１記載の調理用シートと本件特許発明の料理シートでは目的が異なり，異なる形状（構成）を有し，異なる扱い方（作用）によって異なる効果を得るものであるから，当該抽出した調理用シートは本件特許発明の無効理由とはなり得ない。
この点の主張をさらに詳細に述べると，以下のとおりである。ａ　本件特許発明における「つまみ部」と乙１記載の「把持部」では構成が異なる。
控訴人は，本件特許発明が「熱伝導部である平面部とつまみ部」によって構成されているのに対し乙１号証に記載された発明の部品である調理シートが「熱伝導部である平面部と把持部」によって構成されており，該把持部と前記つまみ部が共につまみ上げることのできる構成であることは認めるが，その細部の形状の違いや作用，効果について同一であることを認めたわけではない。技術的思想は目的，解決手段としての構成，作用，効果等，技術に関する総合的な概念によるものであり，本件特許発明と乙１記載の発明とでは技術的思想が根本的に異なることを主張してきたため，本件特許発明のつまみ部と乙１記載の発明の把持部の細部にわたる構成の違いまでは主張しなかったのであるが，技術的思想から導かれるそれぞれの構成には差異がある。この点については，争点とされておらず，審理不十分である。
ｂ　つまみ部について
原判決は，「乙１（３欄６行ないし９行）には「調理シート８の一部を第１図及び第２図に点線で示す如くプレート本体１外に突出する位置まで延長して当該部分を把持部９，９とすれば」との記載があり，これに照らせば，乙１に係る調理用シートの把持部９，９が熱伝導部の端を延長して平面部から突出させたものであることは明らかである。」（23頁２～６行）とし，本件特許の無効要因としている。しかしながら，以下に述べるとおり，乙１に記載された調理シートの把持部と本件特許発明のつまみ部とではその用途・目的が異なり，効果が異なるものであって，その形状（構成）も異なり，乙１に係る調理シートの把持部９，９が熱伝導部の端を延長して平面部から突出させたものであることをもって無効要因とすることは失当である。
(ａ)　本件特許発明


本件特許発明のつまみ部は，つまみ部をつまみ持つことで調理中の調理物の変形を可能にするための「つまみ部」であるため，調理中につまみ持ちやすく，「つまみ部」の動きを平面部に伝えやすい形状，即ち，太く，短く，付け根がしっかりとした形状を呈している。この構成については請求項の文言から読み取れ，図面もそのように描かれている（本件明細書の特許請求の範囲及び図１参照）。
(ｂ)　乙１記載の調理シート
乙１の２頁左欄６行目に「・・・ホットプレートにおいて，調理用シート８の一部を第１図及び第２図に点線で示す如くプレート本体１外に突出する位置まで延長して当該部分を把持部９，９とすれば，調理用シート８を容易に取り出すことができ，」の記載があり，第１図及び第２図に示されているように，乙１記載の調理シートにおける「把持部９，９」は，紐もしくは細く長い帯の形状をしている。
乙１記載の第１図及び，第２図に示された調理シートは平面部をホットプレート等の底面に敷き，把持部を平面部から突出させ，ホットプレート内側面に沿って曲折しながら立ち上げ，さらに上端部において水平方向に向かって曲折させてある。「当該部分を把持部９，９とすれば調理用シート８を容易に取り出すことができ，特に使用後直ちに取り出す場合高温状態にあるプレート本体１に触れることなく調理用シート８を取出せ，安全である。」（乙１の２頁左欄９行ないし１３行）と記載されているように，ホットプレート本体が熱くても把持部をつまみ上げて移動すればホットプレート本体を汚すことがないという乙１記載の発明の目的からすれば，前述の構成とならざるを得ず，把持部が細く長いことは必然の形状である。しかも，ガラス織布は使用とともに弾力を失い柔軟性が増すことから，繰り返し使用した調理シートにおいて，把持部９，９が図のような形状で図のような形態を維持することは不可能である。ホットプレートの内底面に向かってずり落ちるか倒れ込むようになってしまい実施不可能である。
これを防ぐには更に把持部９，９の長さをホットプレート本体の外側に向かって延長し，前記ホットプレート本体の外壁にかけておくようにする必要がある。そうすると把持部の長さは更に伸びて，細く長い形状であることは極めて確かである。前記「高温状態にある」把持部を「つまみ持つことができる」ためにも，図に記載された把持部の長さはさらに延長された方が好都合である。
(ｃ)　前記両者の構成の差異について
以上のように，前記両者は，一方は太く，短く，付け根のしっかりした形状が求められるのに対し，一方は細く長い形状が求められる。このことは，技術的思想の違いが形状（構成）の違いとなって現れたものであり，それぞれの特許願書の図面にも，その通りに表現されており，両者の違いは歴然としている。ｃ　「つまみ部をつまみあげることで調理中の調理物の変形を可能にす
る」ということについて
(ａ)　つまみ部をつまみ上げることについて
原判決は，「前記(1)記載のとおり，乙１に係る調理用シートが柔軟性を有しており，調理シートをつまみあげるための把持部９，９を有することから，これをつまみ上げることで調理中に調理物の変形を可能にしたという構成を有するものということができる。」（23頁７～10行）としている。
しかしながら，つまみ上げ可能であるということが即ち調理中の調理物の変形を合理的に行うための構成・形状であることを意味するものではない。合理的に行なうための構成と，やればできなくはない構成とを同一視することは失当といえる。本件特許発明の請求項に「変形を可能」にするとの記載はあっても「合理的あるいは理想的に変形する」との記載はないという指摘がなされるとしても，料理シート上の調理物が流動物であるか，極めて柔軟な素材である場合には「調理シートの端をつまみ上げることで，調理シート上の調理物は変形する」ことは自明のことであって，わざわざ請求項に「合理的に」の文言を記載する必要はない。請求項に「つまみ部をつまみ上げることで調理中の調理物の変形を可能にした調理シート」とわざわざ記載したことは「合理的に」調理中の調理物の形を整えるための変形を可能にしたことを示すものであって，その趣旨は明細書中にも記載されている（本件明細書（甲２）の段落【0003】，【0004】，【0016】）。つまみ上げ可能な把持部と変形可能なつまみ部では構成が異なる。本件特許発明は調理中の調理物の変形を合理的にするための構成である。このことについては，審査の過程において「『つまみ部をつまみ上げることで』調理中の調理物の変形を可能にするというように意味を明確にする補正を行っているのである。
以上のように本件特許発明は「つまみ部」を単につまみ上げ可能に設けているのではなく，変形可能にするために設けているのであり，合理的に調理中の調理物の変形を可能にするために構成された，合理的な形状の料理シートである。したがって，つまみ上げ可能であることが，本件特許発明と同一である理由にはならない。
一致点・相違点の認定において問題となるのは発明の構成であり，その構成を採用した理由ではない〔東京高裁平成１４年（行ケ）４７１号判決の「第５　当裁判所の判断」の１（２）〕のであるが，乙１に記載された調理シートと本件特許発明の料理シートでは技術的思想の違いが前述のごとき形状の違い，即ち本件特許発明のつまみ部は太く短く付け根がしっかりした構成であるのに対し乙１記載の調理シートの把持部は細く長い形状として明瞭に現れており，両者の構成が異なることは歴然としている。
したがって，原判決の上記判断は，本件特許発明における「つまみ部」と乙１記載の「把持部」の技術的思想の違い，並びにそこから導かれる具体的な形状（構成）の違いを無視したものであり，これをもって本件特許発明の無効理由とすることは失当である。
(ｂ)　変形することについて


原判決は，「乙１（３欄１４行ないし２０行）に，「調理用シート８の外周縁部をプレート本体１の内底面から内面側に跨る円弧面上に乗り上げたり‥‥‥することにより，調理用シート８の外周縁を中央部より高くしておけば，余剰の調理用たれ，油分のプレート本体１上への流出を防止できる」と記載されていることからも，乙１に係る調理用シートにおいて調理シートの外周縁部分を高くすることによって，調理物を中央に集めることが想定されているということができ，この調理シートの外周縁部分を高くする方法の一つとして，把持部９，９をつまみ上げることも，通常思いつく方法である。」（23頁10～18行）と判断している。しかしながら，「調理用シート８の外周縁を中央部より高くしておけば，余剰の調理用たれ，油分のプレート本体１上への流出を防止できる」ことは，単に余剰の調理用たれ・油分が「集まる」にすぎず，意図的に調理中の調理物を変形することには結びつかない。把持部９，９をつまみ上げることで調理中の調理物を変形するためには，意図的・積極的な操作が必要であり，調理中に当該意図的な操作を可能としたところに本件発明の創造性が存在するのであって，内底面に跨る円弧面上に乗り上げて調理用シート８の外周縁部を中央部より高くしておくこととは意味が異なる。
原判決が上記のとおり判断し，乙１記載の調理シートが調理中に調理物の変形を可能にした料理シートであることの根拠としている点は，誤りであるといわざるを得ない。
また，本件特許発明と乙１記載の調理シートでは前述したように形状が異なるのみでなく，作用と効果も異なる。すなわち，本件特許発明のつまみ部はつまみ部をつまみ上げることで調理中の調理物の変形を可能にするものであり（請求項１），乙１記載の調理シートは「調理シート８をプレート本体から取出して……丸洗い」（乙１の１頁右欄31～32行）するためのものであり，その違いは明細書に明りょうに記載されている。前記「調理用シート８の外周縁部を……調理用シート８の外周縁を中央部より高くしておけば，余剰の調理用たれ，油分のプレート本体１上への流出を防止できる」という記載事項をもって本件特許発明の無効理由に結びつけることは，乙１記載の発明の権利のみを拡大解釈することにつながり失当である。さらに，原判決は，「なお，乙１には，『調理用シート８をプレート本体１の内面に被着させてある。‥‥‥このようなホットプレートにあっては，‥‥‥調理物の雑返しによっても調理用シート８にしわが寄ることもなくなり，‥‥‥調理作業上極めて好都合である』（３欄３１行ないし４０行）との記載があり，『当該部分を把持部９，９とすれば，調理用シート８を容易に取出すことができ，特に使用後直ちに取出す場合高温状態にあるプレート本体１に触れることなく調理用シート８を取出せ，安全である」』（３欄９行ないし１３行）と記載されていることから，乙１に係る発明の発明者としては，把持部９，９を，調理用シートを取り出す際の取っ手として考えていたことがうかがわれるが，乙１に係る調理用シートが，客観的に，把持部９，９をつまみ上げることで調理中に調理物の変形を可能にしたシートであることは前記のとおりである。乙１に上記記載があるからといって，乙１を見る者が乙１に係る調理用シートが上記②の構成を有することを認識することについて，これを妨げる事情が存するとは認められない。」（23頁19行～24頁６行）としている。
ここで，原判決は「上記②の構成」すなわち「これをつまみ上げることで調理中に調理物の変形を可能にしたという構成を有する『つまみ部』を有する」（原判決の22頁下２～１行）と認識することについて妨げる事情が存在しないと指摘しているが，前述のとおり，本件特許発明と乙１に記載された発明とでは構成を含む技術的思想が異なるのであって，原判決の上記判断は，ＡをＢと見間違えて「認識することについて，これを妨げる事情が存在するとは認められない」と言っているに等しく，失当である。
(エ)　以下に記載する理由により，無効理由とされた乙１の第１図と第２図記載の調理シートは，乙１の明細書に記載された作用・効果を発揮できず，乙１の発明の目的を果たすことが不可能，つまり実施不可能である。実施不可能な記載事項をもって本件特許発明の無効理由とすることはできず，原判決はその前提を欠くものである。
ａ　原判決が指摘するとおり，乙１の２頁左欄１４行目ないし２０行目には「又，調理シート８の外周縁部をプレート本体１の内底面から内側面に跨る円弧状面に乗り上げたり……することにより，調理シート８の外周縁を中央部分より高くしておけば，余剰の調理用たれ，油分のプレート本体１上への流出を防止できる。」との記載がある。
しかしながら，乙１に記載された発明の目的のとおりに，ホットプレート本体が熱くても取り外し可能としたところの把持部先端をつまみ上げて調理シートを取り外そうとすると，調理シートがバランスよく持ち上げられたとしても，該調理シートの平面部が二つ折り状にされた折り目あるいは湾曲した下端部が直線状になり，前記中央部に集めたところの「余剰の調理用たれ，油分」は調理シート本体の側端より流出する。
油類はラードのような固形に近い性質の油分でさえ加熱することにより流動性を持つようになるのであって，出願人が乙１の２頁左欄６行目に「‥・ホットプレートにおいて，調理用シート８の一部を第１図及び第２図に点線で示す如くプレート本体１外に突出する位置まで延長して当該部分を把持部９．９とすれば，調理用シート８を容易に取り出すことができ，特に使用後直ちに取り出す場合高温状態にあるプレート本体１に触れることなく調理シート８を取出せ，安全である。」と記載した目的を達成するために前記把持部９，９をつまみ上げれば，前記垂れ下がった調理シート８の下端部が直線上になり，前記中央部に集めたところの「余剰の調理用たれ，油分」は調理シート本体の側端より流出することになる。当該調理シートは例えば商品名「チューコーフローＧタイプ」であるガラス織布にフッ素加工を施して製造された調理シートであるため，非粘着性が高く（乙１の１頁右欄１７行ないし２１行）極めて流れやすい状況にある。以上のように「特に使用後直ちに取り出す場合高温状態にあるプレート本体１に触れることなく調理シート８を取出せ，安全である。」というような状態にあっては，前記「余剰の調理用たれ，油分」は極めて流れやすい状態にあり，ホットプレート本体を汚さずにすむどころか周辺部まで汚れを広げる結果となる。こうして，調理シートのみを取り外すことでホットプレート本体を汚すことなく後片付けを手軽に行うことができるという当該発明の目的に反する結果が生じる。以上のように乙１の第１図と第２図に記載された調理シートは乙１の明細書に記載された目的を達成できず実施不可能である。
ｂ　把持部の長さ，形状について
以下記載の理由によっても，乙１の第１図と第２図に記載された発明は実施不可能である。


(ａ)　把持部が第１図と第２図に記載された状態を維持することは不可能である。
ガラス織布は使用の経過とともに弾力を失い柔軟性が増すことから，繰り返し使用した調理シートにおいて，把持部９，９が第１図と第２図に記載された形状で同図のような状態を維持することは不可能である。
乙１記載の調理シートが当該第１図と第２図に記載された状態であるとすれば，安定して把持部９，９をホットプレート本体の側壁にかけておくには，把持部９，９の長さを延長してホットプレートの外壁に跨るように折り曲げてかけておくか，掛止手段を用いない限り，前記把持部９，９はホットプレートの内底面に向かってずり落ちるか内側に向かって倒れ込む。調理の過程における被調理物の移動等において，該把持部９，９に直接的あるいは間接的な力が加わることを考えれば，この可能性は極めて高い。
以上のように，第１図と第２図に記載された調理シートは，図のとおり実施しようとしても乙１に記載された目的を達成できず，実施不可能である。(ｂ)　乙１に記載された発明について，前記「本体１に触れることなく」調理シートを合理的に取り出すためには図１及び図２に記載された把持部の長さでは長さが足りず，ホットプレート本体から更に突出するだけの長さが必要となるのであり，このままの構成では合理的とはいえない。(ｃ)　上記不都合をなくす為に把持部の長さを延長して，ホットプレート本体が熱くても取り去ることを可能にした場合，細く長い把持部９，９の先に二つ折りにされた調理シートが垂れ下がるのであって，当該把持部９，９をつまみ上げた際の調理シートはバランスを欠きやすく，安定性に欠ける状態が作られる。前述の「余剰の調理用たれ，油分が流出しやすい状態」になる不合理性が助長され，実施不可能性は更に高まる。
(ｄ)　把持部の細く長い形状は前述のように当該発明の目的，作用，効果から導かれた必然の形状であるが，これを幅広にした場合，ホットプレート内側面に密着しにくくなり，また，その屈折部においてゆがみを生じさせる原因となって新たな不都合を生じさせる。
ｃ　繰り返し使用することについて
乙１に係る調理シートは繰り返し使用することを前提とし，ガラス繊維による織布によって構成されたものである。
ガラス繊維による織布は，当初弾性を有しているが，使用の経過と共に繊維が折れ，弾性を失い腰のない状態になる。
前記調理シートを明細書中に記載されているところの保形枠等，緊張状態を保つための何らかの手段を用いずに，第１図と第２図に記載されたように平面と把持部のみによって構成される状態で調理作業に使用した場合，意図的な折り曲げ作業がなくても，使用の度に洗浄作業等により繊維が折れて腰のない状態になり，把持部をつまんで持ち上げた時の形状が維持できなくなる。平面部の両端に設けられた把持部をつまみ上げると該平面部が二つ折りになり，２枚合わせになった平面部の端が下に向かって折れ曲がってしまい，前述の「余剰の調理用たれ，油分が流れやすい状態」はますます顕著となり，実施不可能性は更に高まる。該事項は経時的劣化にすぎないとの指摘があったとしても，ガラス繊維が折れやすく弾力を失いやすい素材であることは事実である。
ｄ　以上のことから，乙１記載の第１図と第２図に記載された調理シートに係る発明が実施不可能であることは明白である。実施不可能な記載事項をもって本件特許発明の無効理由とすることは失当である。
イ　原判決の違憲性
(ア)　権利剥奪の違憲性について
共に並び立つことのできる二つの発明がすでに特許されている場合に，その一つをもって他の一つの無効理由とするためには，①当該二つの特許の厳格な意味での同一性と，②当該並んで存在することの特別の不都合性とが，ともに立証されるべきである。
特許権は知的「財産権」であり，一旦特許された権利の剥奪は特許権者の経済基盤を破綻させるものであり，財産権を保障した憲法29条に違反する。原判決は，上記①及び②の二点につき不明確なままなされたものであって，本件特許に無効理由があるとした原判決は，取り消されるべきである。(イ)　乙１記載の発明が，本件特許発明と共に並び立つことが可能なものであることについては，上記アにおいて具体的に述べたとおりである。(ウ)　構成の表現には機能表現も含まれることについてａ　特許出願においてはその構成を機能の記述によって表現することが許されている。（特許庁の特許・実用新案審査基準（以下「審査基準」という。）下記抜粋Ⅱを参照）。
本件特許の審査手続において，控訴人が平成15年２月26日付け手続補正書とともに提出した意見書（乙６）には，「本願発明は調理の過程においてつまみ部を持って引き上げることで料理シートと共に調理物を変形し，形を整えることを可能ならしめる機能を有するものであり，………」（２頁３～５行），「本願発明における【請求項１】は形状を表す表現が不十分と考えますので，段落【0016】と【0017】を【図１】を根拠に補正し，「柔軟な薄膜状体であって，熱伝導部である平面部とつまみ部によって構成され，熱伝導部の端を延長して平面部から突出させたつまみ部を構成し，つまみ部をつまみ上げることで調理中に調理物の変形を可能にした料理シート。」に変更いたします。以上のことから拒絶の理由は解消されたものと考えます。」（２頁17行～下８行）としている。
本件特許発明は，上記意見書（乙６）の提出とともになされた補正の後に初めて特許査定されたのであって，同意見書に「形状を表す表現が不十分と考えますので」と記載されているように，「つまみ部をつまみ上げることで調理中に調理物の変形を可能にした」の文言は明らかに構成を表す文言であると同時に，調理中の調理物を変形するための合理的な形状のつまみ部を有していることを意味するものである。そうでなければ，当該文言を採用した意味はなく，それ以外には考えようがない。
すなわち，乙１記載の調理シートと本件特許発明は異なる（審査基準の下記抜粋Ⅰ参照）。
乙１には，「つまみ部をつまみ上げることで調理中に調理物の変形を可能にした」の記載がなく，またこのことを示唆する記載事項もなく，かつ特許請求の範囲の記載事項も本件特許発明と重複していない。


当該「つまみ部をつまみ上げることで調理中に調理物の変形を可能にした」の記載は，審査基準の下記抜粋Ⅱに照らし，本件特許発明を特定する大きな要素であると同時に，乙１記載の調理シートとは異なるものであることを示している。記Ⅰ「明細書に引用発明と比較した有利な効果が記載されているとき、及び引用発明と比較した有利な効果は明記されていないが明細書又は図面の記載から当業者がその引用発明と比較した有利な効果を推論できるときは、意見書等において主張・立証（例えば実験結果）された効果を参酌する。しかし、明細書に記載されてなく、かつ、明細書又は図面の記載から当業者が推論できない意見書等で主張・立証された効果は参酌すべきでない。」（審査基準第Ⅱ部第２章の2.5(3)②）Ⅱ「機能・特性等による物の特定を含む請求項において，当業者が，出願時の技術常識を考慮して，請求項に記載された当該物を特定するための事項から，当該機能・特性等を有する具体的な物を想定できる場合には，新規性・進歩性等の特許要件の判断や特許発明の技術的範囲を理解する上での手がかりとなる，発明に属する具体的な事物を理解することができるから，発明の範囲は明確であり，発明を明確に把握することができる。」（審査基準第Ⅰ部第１章の2.2.2.1(6)①）ｂ　原判決は，審査基準を無視するものである。
発明はその用途によっても特定されるのであって，本件特許発明と乙１記載の料理シートとはその用途においても区分される。
本件特許発明が「つまみ部をつまみ上げることで調理中に調理物の変形を可能にした」ものであるのに対し，乙１記載の調理シートは電気調理器の部品であって「ホットプレート本体が熱くても把持部を持って移動」できるものである。審査基準の下記抜粋Ⅲに照らし，本件特許発明は，明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に照らして，その記載が，「その用途（調理中に調理物の変形をすること）に特に適した物」ということができ，前記二者は明らかに異なるものであることがいえる。
原判決の「乙１（３欄１４行ないし２０行）に，「調理用シート８の外周縁部をプレート本体１の内底面から内面側に跨る円弧面上に乗り上げたり‥‥‥することにより，調理用シート８の外周縁を中央部より高くしておけば，余剰の調理用たれ，油分のプレート本体１上への流出を防止できる」と記載されていることからも，乙１に係る調理用シートにおいて調理シートの外周縁部分を高くすることによって，調理物を中央に集めることが想定されているということができ，この調理シートの外周縁部分を高くする方法の一つとして，把持部９，９をつまみ上げることも，通常思いつく方法である。」（23頁11～18行）とした判断は，審査基準の下記抜粋Ⅲの例に当てはめると，「該釣り針は魚の口にかけて吊り上げることを想定しているということができ，物にかけて引き上げる方法の一つとして該釣り針の構成を採ることは通常思い付く方法である。該釣り針と該クレーン用フックは吊り上げるという点において同一。」と言っているのに等しく，通常の社会生活をする者が理解できる範囲を超えた論理の飛躍があると同時に，特許庁が営々として築き上げた審査基準をも否定するものである。
審査基準の下記抜粋Ⅲの記載事項は異なる技術分野に関するものであり，本件料理シートと乙１記載の調理シートは同一の技術分野に関するものであるとの反論が予想されないこともないが，本件特許発明は料理シートに関するものであり，乙１記載の発明は電気調理器に関する発明であり該電気調理器に付随する部品であり，その用途は明らかに異なる（構成・作用・効果についても異なる）。記Ⅲ「請求項中に、ある物をその用途によって特定しようとする明示の記載（用途限定）がある場合には、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮して、その記載が、①その用途に特に適した物、②その用途にのみもっぱら使用される物、又は③その用途に特に適し、かつその用途にのみもっぱら使用される物のいずれを意味しているかを判断する。（いずれに該当するかを判断できない場合は、第36条第６項第２号違反となりうることに留意する。）①については、例えば「～の形状を有するクレーン用フック」が、クレーンに用いるのに特に適した大きさや強さ等を有する構造のフックを意味していると解される場合には、同様の形状の「釣り用フック（釣り針）」とは構造の点で相違する物を意味していると解することが適切であり、両者は別異の発明である。同様に、「飛行機」と「水上離着水用飛行機」とは、後者がもっぱら水上離着水に使用しうる特有の構造を有しているという点で別異のものを意味すると解される場合には、後者は前者により新規性が否定されることはない。その用途に特に適し、かつその用途にのみもっぱら使用される物である（③に該当する）と解される場合も、同様である。」（審査基準第Ⅱ部第２章の1.5.2(2)）
(2)　被控訴人らの主張
ア　控訴人の上記(1)アの主張に対し
原判決が乙１記載の発明を本件特許の無効理由としたことに誤りはなく，控訴人の主張は失当である。
(ア)　同主張の(ア)及び(イ)に対し
控訴人は，乙１の発明の名称及び請求項の文言が「電気調理器」であるから本件特許発明の「料理シート」と同一ではあり得ないと主張するが，原判決は乙１から抽出した発明の「調理用シート」を本件特許発明と対比しているのであり，控訴人の主張は失当である。また，原判決が乙１の記載から「調理用シート」の発明を抽出して本件特許発明と対比したことも正当であり，かかる抽出及び対比が「置き換え」や「推定」に基づくもので誤りであるとの控訴人の主張も理由がない。
(イ)　同主張の(ウ)に対し
控訴人は，乙１の調理用シートの構成では把持部が長く細い形状であって，本件特許発明の「つまみ部」のように調理中につまみ持ってその動きを平面部に伝えやすい形状ではないこと，及び，当該調理用シートの把持部をつまみ上げることで調理物の変形が可能であるとしても，卵焼きやクレープ生地のような調理物を上手に完成させることができるという本件特許発明の目的を達成できないことから，両発明は同一ではないと主張する。
しかし，本件特許発明の特許請求の範囲の記載では，つまみ部の具体的形状や調理物の変形態様は何ら特定されていないのであるから，つまみ部に相当する把持部が存在するという構成の点で一致し，これをつまみ上げることによって調理物に何らかの変形を与えるという機能においても一致する以上，本件特許発明と乙１の「調理用シート」とが同一であるとの原判決の判断に何ら誤りはない。
(ウ)　同主張の(エ)に対し


控訴人は，乙１の「調理用シート」の発明は実施不可能であることの理由として，余剰の調理用たれ・油分の流出，把持部のずり落ち，ガラス織布の劣化を指摘するが，いずれの不都合も，乙１に接した当業者が形状や素材を適宜選択することによって解消若しくは軽減し得るものであるから，乙１の調理用シートがその目的を達成できず実施不可能であるということはできない。
イ　控訴人の上記(1)イの主張に対し
前記アに述べたとおりである。
第４　当裁判所の判断
１　当裁判所は，本件特許発明には特許法29条１項３号に違反する無効理由（新規性の欠如）があり，特許無効審判により無効にされるべきものと認めるから，特許法104条の３第１項により，特許権者たる控訴人は被控訴人らに対し，その権利を行使することができないものと判断する。
原判決は，本件特許は乙１に記載された発明と同一の発明であって新規性を有せず，特許法29条１項３号に違反して特許されたものとして無効理由を有することが明らかである（同法123条１項２号）から，本件特許権に基づく請求は権利の濫用に当たり許されない，とした。そして，原判決後の平成17年４月１日から施行され，被控訴人らが当審において前記主張と交換的に新たに主張するに至った同法104条の３の適用の主張は，前記権利濫用の主張と実質的差異はないので，当裁判所の判断は，原判決と基本的に同一であるということになる。
当裁判所の判断の理由は，下記２のとおり，控訴人の当審における主張に対する判断を付加するほか，原判決の「第４　当裁判所の判断」の記載のとおりであるから，これを引用する。
２　控訴人の当審における主張に対する判断
(1)　控訴人の主張ア(ア)（技術的思想の相違）及び(イ)（権利範囲の相違）に
ついて
ア　控訴人は，本件特許発明と乙１の特許請求の範囲に記載された発明とは，発明の名称及び請求項の末尾の表現が異なっていて技術的思想が相違すること，及び，両発明の権利範囲が異なることからみて，乙１をもって本件特許発明の新規性を否定する根拠とすることはできない旨を主張する。しかし，特許法29条１項３号に規定されている「刊行物に記載された発明」とは，その刊行物に記載されているすべての事項及び記載されているに等しい事項から把握されるものをいうと解されるから，その刊行物が乙１のような特許公報である場合には，特許請求の範囲の記載のみならず，発明の詳細な説明，図面等の記載を含め，その刊行物全体に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から引用発明を認定すべきものである。また，「刊行物に記載された発明」は，特許出願人が特許を受けようとする発明の新規性，進歩性を判断する際に，考慮すべき一つの先行技術として位置づけられるものであって，その発明には，そもそも「権利範囲」という概念は存在しない。
したがって，乙１に記載された発明とは，乙１の特許請求の範囲に記載されたものに限定されるべきであるとの見解を前提にする控訴人の上記主張は，独自の見解に基づくものといわざるを得ず，採用することができない。イ　控訴人は，乙１には，「調理用シートを着脱自在に被着してなる電気調理器」の発明が記載されているにとどまり，「つまみ部をつまみ上げることで調理中に調理中の調理物の変形を可能にする」ことについて記載も示唆もないから，把持部９，９がつまみ部に相当するなどとして，「つまみ部をつまみ上げることで調理中に調理中の調理物の変形を可能にする」こと等をも内容とする乙１発明を抽出することはできない旨を主張するので，検討する。
(ア)　本件特許発明と対比すべき引用発明の把握に当たっては，乙１全体に記載されている事項及び記載されているに等しい事項を参酌し得ることは上記アのとおりである。そこで，乙１の記載を検討すると，乙１には，下記の記載がある。
記ａ「１　発熱体を具備する調理器本体の内面に，耐熱性基材に非粘着性処理を施こして形成した調理用シートを着脱自在に被着してなる電気調理器。２　発熱体を具備する調理器本体の内面に，柔軟性を有する耐熱性基材に非粘着性処理を施こして形成した調理用シートを着脱自在に被着し，この調理用シートを緊張状態に保つ保形手段を備えてなる電気調理器。」（特許請求の範囲）
ｂ「第１図及び第２図に示したホットプレートにおいて，・・・８はプレート本体１の内面の内，調理に使用する範囲に載置，即ち着脱自在に被着した調理用シートで，例えばガラス織布にフッ素樹脂を充分に含浸し高温で焼きつけて製造したシート（中興化成工業株式会社より商品名「チューコーフローＧタイプ」で市販されているものがある。）よりなり，耐熱性，非粘着性及び柔軟性を有する。」（１頁右欄４～21行）
ｃ「プレート本体１の内面に被着して発熱体２からの熱を調理物に有効に作用させる為，良好な状態で行なえることになる」（１頁右欄27～30行）ｄ「尚，上述構成のホットプレートにおいて，調理用シート８の一部を第１図及び第２図に点線で示す如くプレート本体１外に突出する位置まで延長して当該部分を把持部９，９とすれば，調理用シート８を容易に取出すことができ，特に使用後直ちに取出す場合高温状態にあるプレート本体１に触れることなく調理用シート８を取出せ，安全である。」（２頁左欄６～13行）ｅ「第７図の実施例は調理用シート８をプレート本体１の内面形状に合った形状に成形し，プレート本体１の内面全体に被着したものである。調理用シート８は耐熱性織布を基材とする為プレス加工等により成形することができず，従つて貼り合せ，縫い合せ等の手段により所定の形状に成形する。」（２頁右欄43行～３頁左欄４行）


ｆ「尚，第７図における調理用シート８の外周縁及び第８図における保形枠11の外周縁に，プレート本体１外方に突出する舌片を形成し該舌片を把持部９とすれば，調理用シート８の取出しを容易に行なえる。」（３頁左欄16～20行）ｇ「第９図及び第10図の実施例は調理用シート８を緊張状態に保つ保形手段として，調理用シート８の外周縁部をプレート本体１との間に挟持する挟着体を用いたものである。第９図は熱絶縁性材料により挟着体13を環状に形成すると共に該挟着体13の下面全周に渡つて突条14を形成し，この挟着体13の突条14を調理用シート８の外周縁部を介してプレート本体１の外周壁上端面の溝15に嵌合することにより，プレート本体１と挟着体13との間に調理用シート８の外周縁部を挟持して該シート８をプレート本体１の内面全体に被着させかつ緊張状態を保つものである。他方，第10図は円弧形状の挟着体13を二個備え，把手４，４間においてプレート本体１の外周壁と挟着体13，13との間に調理用シート８の外周縁部を挟持するものである。」（３頁左欄26～41行）
ｈ「而して，この両実施例にあっては調理時プレート本体１を汚すことがなく，しかも調理用シート８が移動したりしわを生じたりすることがなく良好な状態で調理を行なうことができ，又使用後は挟着体13を取外して調理用シート８を取出し，該シート８のみを洗浄すればよい。」（３頁左欄42行～右欄３行）ｉ　第１図，第２図には，調理用シート８を調理器に被着した例が示されている。
(イ)　上記ａ～ｈの記載及び第１図，第２図の内容からすると，調理用シート８は，調理器本体の内面に着脱自在に被着されるものであり，調理器本体とは別の物品であることのほか，熱伝導性を有する一方，調理時にしわがよるほどの柔軟性に富んだものであり，非粘着性を有していることが認められる。また，調理用シート８は，柔軟性に富み，かつ，非粘着性を有するから，調理中に把持部９を持ち上げると，調理用シート８上の食品は下方に向かって滑り落ち，柔らかな食品であれば変形が生じるのは，自明のことである。
そうすると，乙１には，ガラス織布にフッ素樹脂を充分に含浸し高温で焼きつけて製造したシート（本件特許発明の構成要件Ａ「柔軟な薄膜状体」に相当）であって，当該シートはプレートに被着される熱伝導性の部分とその一部をプレート本体外まで延長した把持部（同構成要件Ｂ「熱伝導部である平面部とつまみ部」及び構成要件Ｃ「熱伝導部の端を延長して平面部から突出されたつまみ部」に相当）によって構成される調理用シート（同構成要件Ｅ「料理シート」）が明示的に記載されているということができるのみならず，この調理用シートが，把持部をつまみ上げることで調理中に調理物の変形を可能にするものであること（同構成要件Ｄ「つまみ部をつまみ上げることで調理中に調理物の変形を可能にした」に相当）も記載されているということができる。
したがって，原判決が，乙１の記載から，乙１に係る調理用シートの発明を抽出して認定し，これと本件特許発明の構成要件とを対比して両者は同一であると判断したことに，誤りはない。
(2)　控訴人の主張ア(ウ)（目的，形状（構成），作用，効果の相違）について控訴人は，本件特許発明の「つまみ部」は，太く，短く，付け根のしっかりした形状が求められるものであるのに対し，乙１の調理シート８の「把持部」は，細く長い形状が求められるものであり，両者の形状（構成）が相違するところ，原判決は，本件特許発明における「つまみ部」と乙１の調理シート８の「把持部」の技術的思想の違いを看過し，そこから導かれる具体的な形状（構成）・効果の違いを無視している旨を主張する。
ア　まず，本件特許発明の「つまみ部」の意義について検討する。本件特許発明に係る特許請求の範囲の記載は，下記のとおりである。記「柔軟な薄膜状体であって，熱伝導部である平面部とつまみ部によって構成され，熱伝導部の端を延長して平面部から突出させたつまみ部を構成し，つまみ部をつまみ上げることで調理中に調理物の変形を可能にした料理シート。」特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては，引用発明と対比する前提として，特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ，この要旨認定は，特段の事情のない限り，特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであり，特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか，あるいは一見してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って，発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない（最高裁平成３年３月８日第二小法廷判決・民集45巻３号123号参照）。これを本件についてみるに，本件特許発明の特許請求の範囲の記載には，上記特段の事情は見当たらないから，本件特許発明の要旨は，本件特許の請求項１に記載されたとおりに認定されるべきである。
そうすると，本件特許発明の「つまみ部」は，「熱伝導部の端を延長して平面部から突出させた」ものであると認められるにとどまり，控訴人主張のように「太く，短く，付け根のしっかりした」形状であることを含めて認定することはできない。なるほど，請求項１には，「つまみ部をつまみ上げることで調理中に調理物の変形を可能にした」と記載されているが，この記載は，「つまみ部」が「つまみ上げ」可能とされていること以上に，「つまみ部」の形状（構成）を規定するものではないから，この記載をもって，「つまみ部」が，太く，短く，付け根のしっかりした形状であると認めることはできない。この点につき，控訴人は，つまみ部をつまみあげるための合理的な形状が，「太く，短く，付け根のしっかりした」形状であり，その趣旨は，本件明細書（甲２）の中に記載されている旨を主張するが，本件明細書中には，つまみ部が上記形状のものであると記載されているわけではないし，上記形状が合理的であるとする根拠が示されているわけでもない。したがって，本件特許発明の「つまみ部」の形状として，原判決が，構成要件Ｃの文言どおりに，「熱伝導部の端を延長して平面部から突出させた」点のみを認定したことに誤りはない。


また，「つまみ部」の機能についても，特許請求の範囲には「つまみ部をつまみ上げることで調理中に調理物の変形を可能にした」と記載されているのであるから，原判決がこのとおりに「つまみ部」の機能を認定したことにも何ら誤りはない。控訴人は，本件明細書（甲２）の発明の詳細な説明における記載を根拠にして，本件特許発明にいう調理物の変形を可能にする機能は，破れやすい卵焼きやクレープ生地を上手に調理できるようなものを意味すると主張するが，上記のとおり本件特許発明の認定は特許請求の範囲の記載に基づいて行うべきものであるから，控訴人の主張は採用できない。
イ　一方，乙１の調理用シートの「把持部」の意義については，乙１の全体に記載された事項及び記載されているに等しい事項から把握すべきものであり，かかる観点から乙１を検討すると，当該「把持部」が「シートの一部を外方に突出して」成るものであること，及び，把持部をつまみ上げることで調理中に調理物の変形を可能にするものであることを認定し得ることは，上記(1)イのとおりである。なお，控訴人は，乙１の調理用シートの「把持部」は，ホットプレート本体が熱くてもつまみ上げられるようにするものであるから，細く長いことは必然の形状であり，また，その長さは，乙１に図示されるよりも更に延長された方が好都合である旨を主張するが，乙１には，「調理用シート８の一部を第１図及び第２図に点線で示す如くプレート本体１外に突出する位置まで延長して当該部分を把持部９，９とすれば，調理用シート８を容易に取出すことができ，特に使用後直ちに取出す場合高温状態にあるプレート本体１に触れることなく調理用シート８を取出せ，安全である。」（２頁左欄６～13行）と記載されており，この記載からすると，把持部は，プレート本体１外に突出する位置まで延長するものであればその機能を果たすものというべきであり，細く長くする必然性は認められない。また，控訴人は，原判決が，乙１の調理用シートの「把持部」は「これをつまみ上げることによって調理中の調理物の変形を可能にしたという構成を有するものであるということができる」（23頁７～10行）と認定したことについて，当該把持部は調理終了後に調理用シートを取り出すための取っ手にすぎないことや，乙１の「調理用シート８の外周縁を中央部より高くしておけば，余剰の調理用たれ，油分のプレート本体１上への流出を防止できる」との記載も，単に調理用たれ等が「集まる」ことを示しているにすぎず，意図的に調理中の調理物を変形する操作を可能にしたものとはいえないから，原判決の上記認定は不当である，とも主張する。しかし，乙１に係る発明の発明者が，当該把持部の機能及び効果として控訴人主張のようなものを企図していたとしても，乙１に記載された調理用シートの客観的構成からして，これに接する当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）にとって，調理中に把持部をつまみ上げることによって意図的に調理物の変形を行うことも可能であることは自明であるから，原判決の上記認定に誤りはない。
ウ　そうすると，上記アのとおり認定された本件特許発明の「つまみ部」の形状，機能及び効果と，上記イのとおり認定された乙１記載の「把持部」の形状，機能及び効果とは，同一であるというべきであるから，原判決が，乙１に記載された調理用シートは本件特許発明の構成要件Ｃ，Ｄを充足すると判断したことに，控訴人の主張する誤りはない。
エ　控訴人は，特許請求の範囲に記載されていない事項を本件特許発明の構成として主張できないのであれば，乙１の特許請求の範囲に記載されていない事項を含めて乙１記載の調理用シートの構成を認定し，これを本件特許発明と対比することは不公正である旨主張する。
しかし，上記(1)ア，イに述べたとおり，特許の新規性の判断に当たっては，引用発明となる乙１記載の発明は，乙１全体に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から把握すべきものであり，他方，本件特許発明は，本件明細書（甲２）の特許請求の範囲のとおりに認定されるべきものであり，両者の認定の方法はそもそも異なるのである。控訴人の主張は，独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず，採用できない。
(3)　控訴人の主張ア(エ)（乙１記載の発明の実施不可能性）についてア　控訴人は，乙１の第１図，第２図の調理用シートは，①取り出し時に「余剰の調理用たれ，油分」の流出が生じること，②図示された把持部の形状・長さでは合理的でないこと，③繰り返し使用できないこと，から実施不可能であり，原判決が，本件特許発明の新規性を否定するに当たって，乙１記載の調理用シートを引用したことは誤りであると主張する。


イ　まず，調理用シートの取り出し時に「余剰の調理用たれ，油分」の流出が生じるか否かについてみると，乙１には，「調理用シート８の外周縁部をプレート本体１の内底面から内面側に跨る円弧面上に乗り上げたり或いは第３図の如くプレート本体１の内底面上に突設した環状突条10に乗り上げたりすることにより，調理用シート８の外周縁を中央部分より高くしておけば，余剰の調理用たれ，油分のプレート本体１上への流出を防止できる。」（２頁左欄14～20行）と記載されている。この記載からすると，「余剰の調理用たれ，油分」の流出は，調理用シート８の外周縁を中央部分より高くしておくことにより防止できるのであるから，調理用シートの取り出し時においても，同様の状態としておくことにより，流出が生じないようにできることは明らかである。仮に，把持部９，９を把持し，調理用シートを二つ折り状態で取り出す場合であっても，例えば，二つ折り部の一側端を何らかの手段でつまみ上げ，つまみ上げた側に，調理用シート全体を少し傾けることによって，二つ折り部の両側端を中央部より高い状態にできるから，取り出し時に，必ず「余剰の調理用たれ，油分」の流出が生じるわけではない。ウ　一方，把持部の形状・長さについて，まず，図示された把持部の長さでは合理的でないかどうかについてみると，乙１には，「調理用シート８の一部を第１図及び第２図に点線で示す如くプレート本体１外に突出する位置まで延長して当該部分を把持部９，９とすれば，調理用シート８を容易に取出すことができ，特に使用後直ちに取出す場合高温状態にあるプレート本体１に触れることなく調理用シート８を取出せ，安全である。」（２頁左欄６～13行）と記載されている。この記載からすると，第１図，第２図に図示されている程度に把持部９，９がプレート本体１外に突出する位置にあれば，本体１に触れることなく調理用シート８を取り出すことができるものと解され，それ以上に突出長さを長くする必然性は認められないから，図示された把持部の長さでは合理的でないということはできない。そして，把持部の長さを延長すると安定性に欠けるとか，把持部を幅広にすると密着性に欠けるとかの控訴人の主張も，図示された把持部の長さでは合理的でないことを前提としたものであるから，これらの主張も採用することができない。次に，図示の把持部ではずり落ちるかどうかについてみると，乙１には，「調理用シート８を保形手段を以って緊張状態に保ち，調理時調理物を雑返した際に調理用シート８にしわが寄るのを防止する」（２頁左欄22～25行）と記載されており，確かに，保形手段を設けないと，柔軟性のある調理用シートの場合，調理時にしわが寄って，調理用シート８の外縁部がずり落ちることが想定される。しかし，仮に，ずり落ちが生じるようであれば，雑返しの際に，把持部を把持するなどしておけば，ずり落ちは防止できるから，ずり落ちが生ずる可能性があるからといって，乙１に記載された調理用シートが実施不可能なものであるとはいえない。エ　さらに，繰り返し使用できないかどうかについてみると，乙１には，「使用後は調理用シート８をプレート本体１より取出して該シートを丸洗いすればよく」（１頁２欄31～32行）と記載されており，当該調理用シートは，繰り返し使用を前提としたものであることは明らかである。仮に，使用回数を重ねることによって，当初から予定されている性能を発揮できなくなるとしても，それは製品の寿命が尽きたからであって，このことを理由に乙１に記載された調理用シートが実施不可能であるということはできない。
オ　以上のとおり，乙１記載の調理用シートは実施不可能であるから引用発明となし得ないとの控訴人の主張は，その前提において理由がなく，採用することができない。
(4)　控訴人の主張イ（原判決の違憲性）について
ア　同(ア)の主張について
控訴人は，既に特許された発明であって，並び立つことのできる二つの特許のうちの一つをもって他を無効とする場合には，①当該二つの特許の厳格な意味での同一性と，②当該並んで存在することの特別の不都合性とが，ともに立証されるべきであり，上記二点につき不明確なまま原判決が本件特許発明に係る特許に無効理由があるとしたことは，特許権者である控訴人の憲法29条に保障された財産権を剥奪するものであって違法である等と主張する。
しかし，本件特許発明の新規性についての原判決の判断に誤りのないことは，上記(1)～(3)において説示したとおりである。特許を無効とするためには上記①及び②の二点の立証が必要であるとの控訴人の主張は，独自の見解であって採用できない。
そして，本件訴訟において特許法29条１項３号の適用の有無を判断するに当たっては，その判断資料につき特段の制約は加えられていないのであるから，乙１に記載された発明を引用例として控訴人の有する本件特許発明に係る特許に無効理由があると判断したとしても，何ら違法となる余地はなく，それが財産権の保障を定めた憲法29条に違反することもないことは明らかである。控訴人の上記主張は理由がない。
イ　同(イ)の主張について
控訴人は，原判決が本件特許発明と乙１記載の調理シートとの効果の相違を看過したことは，審査基準の前記抜粋Ⅰに照らし不当であり，また，本件特許発明の構成要件Ｄ（「つまみ部をつまみ上げることで調理中に調理物の変形を可能にした」）についての原判決の認定は，審査基準の前記抜粋Ⅱに照らして不当であると主張する。
しかし，特許庁が特許出願に対する審査の際に用いる審査基準の前記抜粋Ⅰが，特許の進歩性（特許法29条２項）に係る基準の一部であることは当裁判所に顕著であるから，本件特許発明の新規性（同29条１項３号）が問題となっている本件においては，審査基準の抜粋Ⅰの記述を理由とする控訴人の主張はその前提において理由がない。
また，本件特許発明の構成要件Ｄについて，原判決は，これが機能によって物を特定する文言であることは認めているのであって，審査基準の前記抜粋Ⅱに即した判断をしているものである。原判決は，その上で，構成要件Ｄである「つまみ部をつまみ上げることで調理中に調理物の変形を可能にした」という機能の点においても，本件特許発明と乙１記載の調理シートの間に相違がないと判断しているのであり，かかる判断に誤りがないことも，前記(2)で説示したとおりである。よって，控訴人の上記主張も，採用することができない。
ウ　同(ウ)の主張について


平成１６年(ワ)第３２６４号　損害賠償請求事件
口頭弁論終結日　平成１６年７月５日
判　　　　決
原　　　　　　告　　　　　　　　Ａ
被　　　　　　告　　　　　　　　国
被告国指定代理人　　　　　　　　小山恵一郎
同　　　　　　　　　　　　　　　益本吉啓
同　　　　　　　　　　　　　　　木太淳一
同　　　　　　　　　　　　　　　小林進
同　　　　　　　　　　　　　　　佐藤一行
被　　　　　　告　　　　　　　　Ｂ
被　　　　　　告　　　　　　　　Ｃ
被告Ｂ及び同Ｃ訴訟代理人弁護士　飯島歩
同　　　　　　　　　　　　　　　山浦美紀
被　　　　　　告　　　　　　　　Ｄ
被告Ｄ訴訟代理人弁護士　　　　　村林隆一
同　　　　　　　　　　　　　　　井上裕史
同　　　　　　　　　　　　　　　田上洋平
被　　　　　　告　　　　　　　　Ｅ
被　　　　　　告　　　　　　　　ジョンソン株式会社
被告ジョンソン株式会社訴訟代理人弁護士
渡部喬一
同　　　　　　　　　　　　　　　小林好則
同　　　　　　　　　　　　　　　仲村晋一
同　　　　　　　　　　　　　　　近藤勝彦
同　　　　　　　　　　　　　　　吉原政幸
同　　　　　　　　　　　　　　　守田大地
被　　　　　　告　　　　　　　　タイホー工業株式会社
被告タイホー工業株式会社訴訟代理人弁護士
村林隆一
同　　　　　　　　　　　　　　　井上裕史
同　　　　　　　　　　　　　　　田上洋平
同補佐人弁理士　　　　　　　　　福田賢三
同　　　　　　　　　　　　　　　福田伸一
主　　　　文
１　原告の請求をいずれも棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事　　　　実
第１　当事者の求めた裁判
１　請求の趣旨
(1)　被告国は、原告に対し、金５０００万円を支払え。(2)　被告Ｂ、同Ｃ、同Ｄ、同Ｅ、同ジョンソン株式会社及び同タイホー工業株式会社は、原告に対し、各自金４００万円を支払え。
２　請求の趣旨に対する答弁（被告ら）
(1)　原告の請求を棄却する。
(2)　訴訟費用は原告の負担とする。
第２　当事者の主張
１　請求原因
(1)　原告は、昭和５２年３月ころ、車両のエアーワイパを考案したので、弁理士である被告Ｄに対し、実用新案登録出願の手続を依頼したが、その際、原告がハスの葉に水をかけても水滴が葉に残らないことにヒントを得て考案した、油膜を車両のウインドガラスの内外にコーティングする撥水剤及び防曇剤の考案についても、口頭で、実用新案登録出願の手続を依頼した。
(2)　原告は、昭和５２年６月２１日、考案の名称を「車両のエアーワイパ」とする上記(1)記載のエアーワイパの考案につき実用新案登録出願（実願昭５２－８２１５５）をした。同出願については、昭和５４年１月２２日に出願公開（実開昭５４－９４３８）され、昭和５７年１２月１３日に出願公告（実公昭５７－５８０２７）がされた後、昭和５８年８月１０日、実用新案登録第１５０１６７７号として登録された（以下、この実用新案権を「本件実用新案権」、その考案を「本件考案」という。）。


(3)　被告Ｄは、上記(1)記載の撥水剤及び防曇剤の考案については、原告から出願の依頼を受けながらこれを出願せず、また、依頼人の秘密を保持するという職務上の義務に違反して、その内容を第三者に漏洩した。(4)ア　被告タイホー工業株式会社（以下「被告タイホー工業」という。）は、昭和５４年１２月２４日、発明者をＦほか２名、発明の名称を「防曇剤」とする発明（以下「本件発明①」という。）について特許出願（特願昭５４－１６６９４２）をした。同特許出願は、昭和５６年７月２３日に出願公開（特開昭５６－９０８７６）され、昭和６２年１０月７日に出願公告（特公昭６２－４７２２７）された後、昭和６３年５月３０日に特許第１４４１１６７号として登録された（以下、この特許権を「本件特許権①」という。）。
イ　被告Ｂは、特許庁審査官であった者であるところ、本件発明①は先願である本件考案と同一であったから、本件発明①の出願に対し拒絶査定すべきであったにもかかわらず、これを看過し、特許査定した。
(5)　被告タイホー工業は、フロントガラス撥水剤（名称「自動車用くもり止め剤」、商品番号２０９７０。以下「本件商品①」という。）を販売している。本件商品①は、シリコーンオイルを使用した油膜取りクリンビューであって、泡状にしてフロントガラス内側にコーティングして油膜を防止するものであり、本件発明①の実施品である。しかし、本件考案の実用新案登録請求の範囲には、油膜を防止する防曇剤の考案も含まれており、本件実用新案権より後願である本件特許権①は無効であるから、被告タイホー工業が本件商品①の販売によって得た利益の一部は、原告が取得すべきものである。
(6)　被告タイホー工業は、本件商品①の販売により何億円もの利益を得た。被告Ｄが、原告による上記(1)の防曇剤の考案について出願していれば、又はその考案の内容を第三者に漏洩しなければ、また、被告Ｂが本件発明①について拒絶査定していれば、被告タイホー工業に本件特許権①が付与されることはなかった。
原告は、上記の結果、本来原告が得たであろう４００万円を得ることができなかった。
(7)ア　被告Ｅは、昭和４９年２月９日、自己を発明者として、発明の名称「艶出し撥水剤」との発明（以下「本件発明②」という。）について特許出願（特願昭４９－１６４８７）をした。同特許出願は、昭和５０年１２月１９日に出願公開（特開昭５０－１５７２８８）され、昭和５３年２月１３日に出願公告（特公昭５３－３９９２）された後、昭和５３年９月２２日に特許第９２５５４６号として登録された（以下、この特許権を「本件特許権②」という。）。イ　しかし、本件発明②の出願は、原告が被告Ｄに実用新案登録出願の依頼をしていた内容について、被告Ｅ名義で冒認出願されたものである。ウ　被告Ｃは、特許庁審査官であった者であるところ、本件発明②の出願が冒認出願であることを理由に拒絶査定すべきであったにもかかわらず、これを看過し、特許査定した。
(8)　被告ジョンソン株式会社（以下「被告ジョンソン」という。）は、被告Ｅから本件発明②の実施許諾を受けて、商品名「レインダッシュスーパーロング」という撥水剤（以下「本件商品②」という。）を販売し、何億円もの利益を得た。被告Ｄが上記(1)の撥水剤の考案について出願していれば、又は、その考案の内容を被告Ｅに漏洩せず、被告Ｅがこれを冒認出願しなければ、また、被告Ｃが拒絶査定していれば、本件特許権②は原告に付与され、原告は被告ジョンソンから実施許諾料等を受けることができた。
原告は、上記の結果、本来原告が得たであろう４００万円を得ることができなかった。
(9)　被告国は、上記(4)イ及び(7)ウのとおり、特許庁審査官が違法に特許査定をしたことによって原告に損害を与えたから、国家賠償法に基づき原告が被った損害５０００万円を賠償する義務がある。
(10)　よって、原告は、被告らに対し、それぞれ請求の趣旨記載のとおりの金員の支払を求める。
２　被告国の請求原因に対する認否
(1)　請求原因(1)、(3)、(5)は認否の限りでない。(2)　請求原因(2)は認める。
(3)　請求原因(4)について
ア　請求原因(4)アは認める。
イ　同イは否認する。本件発明①に係る出願については、拒絶の理由がなかったことから特許査定がされたのであって、審査の手続に誤りはない。(4)　請求原因(6)のうち、被告Ｂの行為が原告の損害と因果関係があるとの部分は否認する。その余は認否の限りではない。
(5)　請求原因(7)について
ア　請求原因(7)アは認める。
イ　同イは不知。
ウ　同ウは否認する。本件発明②に係る出願については、拒絶の理由がなかったことから特許査定がされたのであって、審査の手続に誤りはない。(6)　請求原因(8)のうち、被告Ｃの行為が原告の損害と因果関係があるとの部分は否認する。その余は認否の限りではない。
(7)　請求原因(9)は争う。本件特許権①及び②は、特許法等の規定に基づき適法な審査を経て登録されたものであり、審査の過程において違法な行為は何ら存しない。
３　被告Ｂ及び同Ｃの請求原因に対する認否
(1)　請求原因(1)、(3)、(5)、(9)については認否の限りではない。(2)　請求原因(2)は認める。
(3)　請求原因(4)について
ア　請求原因(4)アは認める。
イ　同イは否認する。
(4)　請求原因(6)のうち、被告Ｂが拒絶査定していれば原告が販売利益を得ることができたとの事実は不知。その余は認否の限りではない。
(5)　請求原因(7)について
ア　請求原因(7)アは認める。
イ　同イは不知。
ウ　同ウは否認する。


(6)　請求原因(8)のうち、被告Ｃが拒絶査定していれば、原告が利益を得られたとの部分は否認する。その余は認否の限りではない。(7)　原告は、被告Ｂ及び同Ｃが特許庁審査官としてした特許査定という行政行為を捉えて不法行為を構成すると主張するものと考えられる。しかしながら、かかる行為は、国家賠償法１条１項にいう国の公権力の行使に当たる公務員による職務行為であるから、仮に公務員個人に過失があったとしても、それによる損害の賠償は国家賠償法に基づいて国に対して求められるべきものであり、公務員個人が不法行為責任を負うことはない（最高裁昭和５３年１０月２０日第二小法廷判決・民集３２巻７号１３６７頁等）。
４　被告Ｄの請求原因に対する認否
(1)　請求原因(1)のうち、原告が被告Ｄに対し撥水剤及び防曇剤の考案について実用新案登録出願の手続を依頼した事実は否認する。(2)　請求原因(2)は認める。
(3)　請求原因(3)は否認する。
(4)　請求原因(4)のアは認めるが、同イは不知。(5)　請求原因(5)は不知。
(6)　請求原因(6)のうち、被告Ｄの行為により原告が損害を被ったとの部分は否認し、その余は不知。
(7)　請求原因(7)について
ア　請求原因(7)アは認める。
イ　同イは否認する
ウ　同ウのうち、本件発明②が被告Ｅによる冒認出願であることは否認し、その余は不知。
(8)　請求原因(8)のうち、被告Ｄの行為により原告が損害を被ったとの部分は否認し、その余は不知。
(9)　請求原因(9)は不知。
(10)　本件発明②に関する原告の本訴における主張は、原告と被告Ｄとの間の大阪地方裁判所平成１１年(ワ)第２６６４号損害賠償請求事件における原告の主張した請求原因事実と同じである。同事件での原告の請求は同裁判所の判決で棄却され、大阪高等裁判所（平成１１年(ネ)第２６０４号事件）で控訴も棄却されている。したがって、本訴における原告の被告Ｄに対する請求は、前訴の確定判決の効力に抵触する。
５　被告Ｅの請求原因に対する認否
(1)　請求原因(7)について
ア　請求原因(7)アは認める。
イ　同イは否認する。
ウ　同ウのうち、本件発明②が被告Ｅによる冒認出願であることは否認する。
(2)　請求原因(8)のうち、被告Ｅの行為により原告が損害を被ったとの部分は否認する。
(3)　本件特許権②については、原告から提起された無効審判が、冒認出願を理由とするものも含め、すべて理由がないものとして決着済みである。被告Ｅは、本件発明②の特許出願前はもちろん、その後も被告Ｄとは何ら接触がなく、冒認の余地はあり得ない。また、本件発明②の特許出願は、原告が被告Ｄに撥水剤に関する考案の出願を依頼したという日よりはるか以前であるから、原告の冒認の主張は根拠がない。
６　被告タイホー工業の請求原因に対する認否
(1)　請求原因(1)は不知。
(2)　請求原因(2)は認める。
(3)　請求原因(3)は不知。
(4)　請求原因(4)アは認め、同イは不知。
(5)　請求原因(5)のうち、被告タイホー工業が本件商品①（自動車用くもり止め剤）を販売していることは認める。同商品（商品名「クリンビュー」）は、本件特許権①とは別の特許権の実施品である。被告タイホー工業は、本件特許権①の実施品である眼鏡用防曇剤を製造販売している。その余の事実は否認する。(6)　請求原因(6)のうち、被告タイホー工業が、本件商品①及び上記眼鏡用防曇剤の製造販売により利益を得たことは認めるが、その余は否認する。(7)　請求原因(7)アは認める。同イ、ウは不知。(8)　請求原因(8)、(9)は不知。
７　被告ジョンソンの請求原因に対する認否
(1)　請求原因(1)ないし(7)及び(9)は不知。(2)　請求原因(8)のうち、被告ジョンソンが本件商品②（商品名「レインダッシュスーパーロング」）をかつて販売していたことは認めるが、その余の事実は否認する。
(3)　原告は、被告ジョンソンに対し、本件商品②の販売が原告の権利を侵害しているとして損害賠償請求訴訟を提起したが（大阪地方裁判所平成１１年(ワ)第２６６４号損害賠償請求事件）、平成１１年７月１３日、同裁判所において原告の請求を棄却する判決が出され、さらに原告の控訴（大阪高等裁判所平成１１年(ネ)第２６０４号損害賠償請求控訴事件）に対し、同年１２月２１日、原告の控訴を棄却する判決が出されて、同判決は確定している。したがって、原告の被告ジョンソンに対する請求は、上記確定判決の既判力が及んでいるから、棄却されるべきである。
理　　　　由
１　請求原因(2)（本件考案についての出願経過等）、同(4)ア（本件発明①についての出願経過等）及び同(7)ア（本件発明②についての出願経過等）の各事実は、原告と被告国、同Ｂ、同Ｃ、同Ｄ、同タイホー工業との間で争いがなく、請求原因(7)アについては、原告と被告Ｅとの間でも争いがない。原告と被告ジョンソンとの間では、甲第５号証の１、２、乙②第１、第２号証により、請求原因(7)アの事実を認めることができる。
また、請求原因(5)のうち、被告タイホー工業が本件商品①（自動車用くもり止め剤）を販売していることは、原告と被告タイホー工業との間では争いがなく、請求原因(8)のうち、被告ジョンソンが本件商品②（商品名「レインダッシュスーパーロング」）を少なくとも過去に販売していたことは、原告と被告ジョンソンとの間では争いがない。
２　確定判決の既判力について
被告Ｄ及び同ジョンソンは、本訴における原告の同被告らに対する請求が同一当事者間の前訴の確定判決の効力（既判力）に抵触する旨主張するので、検討する。


丙第１号証、己第１、第２号証及び弁論の全趣旨によれば、原告は、被告Ｄ及び同ジョンソンを被告として、大阪地方裁判所に損害賠償請求等の訴訟（同庁平成１１年(ワ)第２６６４号損害賠償請求事件）を提起したこと、同訴訟において、原告は、実用新案登録出願を依頼する目的で撥水剤のアイデアを弁理士である被告Ｄに開示したのに、被告Ｄは、上記アイデアを出願せず、秘密を保持するという職務上の義務に違反してこのアイデアを盗用し、第三者である被告Ｅ（同訴訟では当事者になっていない。）の名義を用いて本件発明②につき特許出願し、登録された（本件特許権②）こと、被告Ｄは、被告ジョンソンとの間で、本件特許権②についての実施契約を締結して、商品名「レインダッシュスーパーロング」として販売していること、これにより原告は損害を被ったことなどを主張して、不法行為に基づく損害賠償等を請求していたこと、同訴訟において同裁判所は平成１１年７月１３日、原告の請求は理由がないとしていずれも棄却する旨の判決を言い渡したこと、原告は同判決に対し控訴したが（大阪高等裁判所平成１１年(ネ)第２６０４号損害賠償請求控訴事件）、大阪高等裁判所は平成１１年１２月２１日控訴を棄却する旨の判決を言い渡したこと、この判決は確定するに至ったこと、以上の事実が認められる。
上記認定事実に基づき、上記前訴における原告の請求原因と、本訴における原告の被告Ｄ（本件発明②に関するもの）及び同ジョンソンに対する請求原因とを対比すると、被告Ｄが原告から撥水剤の考案について実用新案登録出願手続の依頼を受けたのに、出願手続をせず、考案内容を盗用ないし他に漏洩し、本件発明②について被告Ｅ名義により冒認出願されて特許登録となり、被告ジョンソンが本件発明②の実施品である本件商品②を販売して利益を得ており、原告は損害を被ったとして、不法行為による損害賠償を請求するものである点で実質的に同一であるから、前訴と本訴とでは訴訟物が同じであるといわざるを得ない。そうすると、本訴請求のうち、原告の被告ジョンソンに対する請求及び同Ｄに対する請求のうち本件発明②に関する部分は、前訴の確定判決の既判力により棄却を免れないものである（なお、上記被告両名についても、念のために前訴の既判力と別に本訴請求の当否を判断しておく。）。
３　請求原因(1)について
(1)　上記１により認められる請求原因(2)の事実によれば、原告は、平成５２年６月２１日に考案の名称を「車両のエアーワイパ」とする考案（本件考案）につき実用新案登録出願をしているものであり、甲第２号証の３（乙第２号証）によれば、出願代理人は弁理士である被告Ｄであること、本件考案の内容は、実用新案公報の記載によれば、車両に通常具備される機械式ワイパの問題点（前方視界が左右に揺動するワイパにより遮られ、快適な運転が困難であること、前面のウインドガラスに油膜が付着しやすいという欠点があること、前面ウインドガラスの全面をワイパでぬぐうことは困難で、隅部は汚れたままであること）を解決する、車両の前面のウインドガラスの前方側に設置したエアーノズルから噴出するエアーによってエアーカーテンを形成する車両のエアーワイパの技術に関するものであることが認められる。
上記事実によれば、原告は、本件考案の出願日である昭和５２年６月２１日より前に、エアーワイパに関する本件考案の内容を弁理士である被告Ｄに開示して説明し、実用新案登録出願の手続を依頼したものと認められる。(2)　原告は、被告Ｄに本件考案の実用新案登録出願手続を依頼した際に、撥水剤及び防曇剤の考案についても実用新案登録出願手続を依頼した旨主張する。しかし、このような事実を認めるに足りる証拠は存在しない。原告の主張する請求原因からすると、原告が被告Ｄに出願手続を依頼したという撥水剤及び防曇剤の考案は、それぞれ本件発明②及び①と同様の内容のものと考えられるが、本件発明①は、メガネ、ゴーグルなどに使用される水溶性防曇基剤に、ある種のリン酸エステル系界面活性剤を配合することにより防曇機能を損なうことなく、拭き取り性を向上させるようにした防曇剤に関する発明（乙①第２号証）、本件発明②は、主として自動車の車体に使用するシリコーンオイルを配合した艶出し撥水剤に関する発明であって（乙②第２号証）、上記(1)のような内容の本件考案とは全く別個の発明であり、これらの出願代理人も被告Ｄとは異なる人物であること（上記各証拠）が認められる。さらに、本件発明②については、上記１により認められる請求原因(7)アの事実によれば、昭和４９年２月９日に被告Ｅによって出願されているのであり、原告が被告Ｄに撥水剤の考案の出願手続を依頼したという昭和５２年３月より３年も前のことであるから、原告主張のような事実があり得たとは考えられない。以上のとおり、原告が被告Ｄに対し、本件考案の出願手続を依頼した際に、撥水剤及び防曇剤の考案についても開示して、実用新案登録出願の手続を依頼したとの事実を認めることはできない。
４　請求原因(3)について
上記認定事実によれば、被告Ｄが原告から撥水剤及び防曇剤の考案について実用新案登録出願手続の依頼を受けた事実があったとは認められないのであるから、被告Ｄが原告のためにその出願をしなかったことや第三者にその内容を漏洩するということもあり得ないことになる。
５　請求原因(4)イについて
原告は、本件発明①は先願である本件考案と同一であったから、被告Ｂは特許庁審査官として拒絶査定すべきであったのに、これを看過して特許査定した旨主張する。しかるところ、弁論の全趣旨によれば、被告Ｂは特許庁審査官として本件発明①の特許出願の審査に関わったことが認められる。しかし、上記３認定の事実によれば、本件発明①が本件考案と同一であったとはいえないし、その他、審査において違法があったことを認めるに足りる証拠はない。なお、乙①第１号証、第３、第４号証によれば、原告は、平成１３年４月２９日、本件発明①に係る防曇剤は原告が先に考案したものであるのに、被告タイホー工業が冒認出願したものであるとの趣旨により、無効審判請求をしたこと、これに対し特許庁は平成１５年４月７日、審判請求は成り立たない旨の審決をし、その後同審決は確定するに至っていることが認められる。この事実からみても、原告の上記主張は理由がないものである。
６　請求原因(5)、(6)について


平成１５年（行ケ）第２５２号　審決取消請求事件
口頭弁論終結日　平成１６年１２月１７日
判決
原　　　　　　　告　　　有限会社リタッグ
同訴訟代理人弁理士      前田勘次
被　　　　　　　告　　　株式会社ウチコン
同訴訟代理人弁理士      小島清路
同                      谷口直也
主文
１　特許庁が無効２０００－３５５３１号事件について平成１５年５月８日にした審決を取り消す。
２　訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
主文と同旨
２　被告
(1)　原告の請求を棄却する。
(2)　訴訟費用は原告の負担とする。
第２　前提となる事実（証拠を掲げたもの以外は，当事者間に争いがない。）
１　特許庁における手続の経緯
(1)　被告は，発明の名称を「側溝蓋及び側溝構造」（後記の訂正により「側溝構造」と改められた。）とする特許第２８６３１５１号（平成９年７月１７日出願。平成１０年１２月１１日設定登録。以下「本件特許」という。）の特許権者である。
なお，被告は，平成９年７月２２日受付の手続補正書（乙７）により本件特許出願の願書に添付された当初明細書（甲２。以下「本件当初明細書」という。）の補正（以下「本件補正」という。）を行っている。(2)　原告は，平成１２年９月３０日，被告を被請求人として，特許庁に対し，本件特許を無効とすることを求めて審判の請求をし，同請求は無効２０００－３５５３１号事件として特許庁に係属した。被告は，平成１４年１２月１３日，同事件において，本件特許出願の願書に添付した明細書（甲１。本件特許査定登録時の明細書。以下「本件特許時明細書」という。）の訂正（以下「本件訂正」という。）を請求した（乙６）。
特許庁は上記事件について審理を遂げ，平成１５年５月８日，本件訂正請求を認めるとした上，「本件審判の請求は成り立たない。」とする審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は同年５月２０日に原告に送達された（弁論の全趣旨）。
２　本件訂正前の本件特許に係る発明の要旨は，本件特許時明細書の「特許請求の範囲」に記載された，次のとおりのものである（下線を施した部分は本件補正により補正された箇所である。）。
【請求項１】　蓋下部垂直面部を有する側溝蓋において，該側溝蓋の両側面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側構蓋の内側に向けて湾曲させること，及び該側溝蓋の底面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させたことの少なくとも一方を備えることを特徴とする側溝蓋。【請求項２】　上記蓋下部垂直面部に連続して上方に延設される蓋湾曲面部，及び該蓋湾曲面部に連続して上方に延設される蓋上部傾斜面部を備える請求項１記載の側溝蓋。
【請求項３】　上記蓋下部垂直面部に連続して上方に延設される蓋傾斜面部，及び該蓋傾斜面部に連続して上方に延設される蓋上部垂直面部を備える請求項１記載の側溝蓋。
【請求項４】上記湾曲は連続的であり且つ線対称を示す請求項１乃至３のいずれかに記載の側溝蓋。
【請求項５】対向する側溝壁内面に形成された上部傾斜面部，該上部傾斜面部に連続して下方に延設された湾曲面部及び該湾曲面部に連続して下方に延設された下部垂直面部を有する側溝躯体と，上記上部傾斜面部に対し微小間隙を介して対峠される蓋上部傾斜面部，該蓋上部傾斜面部に連続して下方に延設されて，上記湾曲面部に対し線接触しながら対峠される蓋湾曲面部及び該蓋湾曲面部に連続して下方に延設されて，上記下部垂直面部に微小間隙を介して対峠される蓋下部垂直面部を有する側溝蓋と，を備え，上記側溝蓋の両側面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させること，及び該側溝蓋の底面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させたことの少なくとも一方を備えることを特徴とする側溝構造。
【請求項６】　上記側溝蓋の上記湾曲は連続的であり且つ線対称を示す請求項５に記載の側溝構造。
【請求項７】　対向する側溝壁内面に形成された上部垂直面部，該上部垂直面部に連続して下方に延設された傾斜面部及び該傾斜面部に連続して下方に延設された下部垂直面部を有する側構躯体と，上記上部垂直面部に対し微小間隙を介して対峠される蓋上部垂直面部，該蓋上部垂直面部に連続して下方に延設されて，上記傾斜面部に対し線接触しながら対峠される蓋傾斜面部及び該蓋傾斜面部に連続して下方に延設されて，上記下部垂直面部に微小間隙を介して対峠される蓋下部垂直面部を有する側溝蓋と，を備え，上記側溝蓋の両側面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させること，及び該側溝蓋の底面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させたことの少なくとも一方を備えることを特徴とする側溝構造。
【請求項８】　上記側溝蓋の上記湾曲は連続的であり且つ線対称を示す請求項７に記載の側溝構造。」である。


３　本件訂正後の本件特許の発明の要旨は，本件訂正後の明細書（甲２０。以下「本件訂正明細書」という。）の「特許請求の範囲」に記載された，次のとおりものである（以下，請求項１ないし４に係る発明をそれぞれ「本件訂正発明１」ないし「本件訂正発明４」といい，それらを併せて「本件訂正発明」という。）【請求項１】　対向する側溝壁内面に形成された上部傾斜面部，該上部傾斜面部に連続して下方に延設された湾曲面部及び該湾曲面部に連続して下方に延設された下部垂直面部を有する側溝躯体と，上記上部傾斜面部に対し微小間隙を介して対峙される蓋上部傾斜面部，該蓋上部傾斜面部に連続して下方に延設されて，上記湾曲面部に対し線接触しながら対峙される蓋湾曲面部及び該蓋湾曲面部に連続して下方に延設されて，上記下部垂直面部に微小間隙を介して対峙される蓋下部垂直面部を有する側溝蓋と，を備え，上記側溝蓋の両側面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させることを特徴とする側溝構造。【請求項２】　上記側溝蓋の上記湾曲は連続的であり且つ線対称を示す請求項１記載の側溝構造。
【請求項３】対向する側溝壁内面に形成された上部垂直面部，該上部垂直面部に連続して下方に延設された傾斜面部及び該傾斜面部に連続して下方に延設された下部垂直面部を有する側溝駆体と，上記上部垂直面部に対し微小間隙を介して対峙される蓋上部垂直面部，該蓋上部垂直面部に連続して下方に延設されて，上記傾斜面部に対し線接触しながら対峙される蓋傾斜面部及び該蓋傾斜面部に連続して下方に延設されて，上記下部垂直面部に微小間隙を介して対峙される蓋下部垂直面部を有する側溝蓋と，を備え，上記側溝蓋の両側面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させることを特徴とする側溝構造。【請求項４】　上記側溝蓋の上記湾曲は連続的であり且つ線対称を示す請求項３記載の側溝構造。
４本件審決の要旨
(1)　本件訂正請求の適否について
本件訂正のうち本件特許時明細書の「特許請求の範囲」の請求項１ないし４，５及び７についての訂正は，本件訂正前の請求項１ないし４を削除し，本件訂正前の請求項５，７を，請求項１，３に繰り上げるとともに，側溝蓋の構造に関して「側溝蓋の両側面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させること，及び該側溝蓋の底面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させたことの少なくとも一方を備える」という，３通りの要件が記載されていたものから，「及び該側溝蓋の底面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させたことの少なくとも一方を備える」を削除することにより，「側溝蓋の両側面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させる」（以下「本件特徴要件１」という。）という１通りの要件に限定したものであり，これらの訂正は，いずれも，「特許請求の範囲」の減縮を目的とした訂正に該当する。また，本件訂正のうち本件特許時明細書「特許請求の範囲」の請求項６，８についての訂正は，本件訂正前の請求項６，８を，請求項２，４に繰り上げるとととに，上記新たな請求項１，３と整合させるため「請求項５」及び「請求項７」という記載を「請求項１」及び「請求項３」に変更したものであり，これらの訂正は，いずれも明りょうでない記載の釈明を目的とした訂正に該当する。
さらに，本件訂正のうち本件特許時明細書の「発明の詳細な説明」についての訂正は，その記載を，上記「特許請求の範囲」の訂正に対応させるものであり，明りょうでない記載の釈明を目的とした訂正に該当するものである。そして，上記のいずれの訂正も本件特許時明細書又は本件特許の願書に添付した図面（以下「本件図面」という。）に記載した事項の範囲内であり，実質的に特許請求の範囲を拡張又は変更するものではない。したがって，本件訂正は，特許法１３４条（平成１４年法律第２４号による改正前のもの。以下同じ）２項ただし書き，及び同条５項において準用する同法１２６条（平成１４年法律第２４号による改正前のもの。以下同じ）２，３項の規定に適合する。(2)　本件訂正発明１ないし４に無効理由があるか否かについてア　本件訂正明細書に記載不備があるとの主張について本件訂正発明１ないし４については，本件訂正明細書の「発明の詳細な説明」に，当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されておらず，特許を受けようとする発明が「発明の詳細な説明」に記載されたものではなく，特許を受けようとする発明が明確でなく，特許法３６条（平成１４年法律第２４号による改正前のもの。以下同じ）４，６項の規定に違反している旨主張するが，本件訂正明細書に原告主張の記載不備があるとは認められない。
イ　本件訂正前の請求項１ないし８に係る特許は本件補正後の特許出願に対してなされたものであるところ，本件補正は特許法１７条の２（平成１４年法律第２４号による改正前のもの。以下同じ。）第３項に規定する要件を満たさないもの
であるから，上記特許は無効であるとの主張について
原告は，側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側及び上方側に向けて湾曲された部位が，本件当初明細書ではいずれも「側溝蓋の蓋下部垂直面部」であったのに，本件補正によりこれが本件特許時明細書記載のように「側溝蓋の両側面」と「側溝蓋の底面」と変わった上，そもそも「側溝蓋の両側面」及び「側溝蓋の底面」の概念は本件当初明細書又は本件図面では不明確であるから，上記変更は，新規事項の追加に当たる旨主張する。
しかしながら，「側面」と「底面」は，乙５（広辞苑１３０３頁及び１５１８頁）によれば，それぞれ「正面に対して左右の面。前後または上下以外の面。」，「底の表面。立体を平面上に置くとき底部をなす面。」の意であることが一般常識といえる。そして，本件図面中には，図２に側溝蓋の正面図，図４，１０，１２にその模式的底面図，図５にその模式的側面図，図６にその湾曲状態を説明する説明図が記載されている。


これらの事実からみて，本件特許時明細書において「両側面」とされる部位が，本件訂正発明１，２においては，本件当初明細書に記載のある「蓋上部傾斜面部９ａ，９ｂ」と「蓋湾曲面部１０ａ，１０ｂ」と「蓋下部垂直面部１１ａ，１１ｂ」との各３つの面部からなる面を意味し，本件訂正発明３，４においては，本件当初明細書に記載のある「蓋上部垂直面部９ａ’，９ｂ’」と「蓋傾斜面部１０ａ’，１０ｂ’」と「蓋下部垂直面部１１ａ’，１１ｂ’」との各３つの面部からなる面を意味することが明らかである。
同じく本件特許時明細書において「底面」とされる部位が，本件訂正発明１，２においては，本件当初明細書に記載のある「蓋下部垂直面部１１ａ，１１ｂ」の下縁間の面を意味し，本件訂正発明３，４においては，本件当初明細書に記載のある「蓋下部垂直面部１１ａ’，１１ｂ’」の下縁間の面を意味することが明らかである。
したがって，本件特許時明細書の「側溝蓋の両側面」及び「側溝蓋の底面」という記載に，何ら不明確な点はなく，また，新規事項でもない。ウ　本件訂正発明１，２は本件特許出願前に公然実施されたものであるとの
主張について
原告は，本件訂正発明１，２は，本件特許出願前に公然実施されたものである旨主張し，その証拠として甲５ないし１２，１５を提出するが，これらの証拠からは，本件訂正発明１，２が本件特許出願前に公然実施されていたものとは認められない。
エ　本件訂正発明１ないし４が進歩性を欠くとの主張について原告は，本件訂正発明１ないし４が，本件特許出願前に公然実施あるいは公知の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである旨主張する。
(ア)　原告が提出した証拠のうち，甲５，８，１１，１２は，公然実施の証拠としては採用できないから，進歩性判断の証拠ともなり得ない。(イ)　本件訂正発明１，２と登録実用新案第３０３１０３５号公報（甲３。以下「刊行物１」という。）記載の発明（以下「刊行物１発明」という。）とは，刊行物１発明が本件特徴要件１を備えていない点でのみ相違し，その他の点に実質的な差異はない。同様に，本件訂正発明３，４と登録実用新案第３０２６６７８号公報（甲４。以下「刊行物２」という。）記載の発明（以下「刊行物２発明」という。）とは，刊行物２発明が本件特徴要件１を備えていない点でのみ相違し，その他の点に実質的な差異はない。
(ウ)　そこで，上記相違する点について検討する。
甲１３は原告と被告らとの間の「リボーン側溝技術提供契約書」，甲１４は「リボーン側溝」の広告等が掲載された「週間ブロック通信」という週刊誌であって，いずれにも，本件特徴要件１を示唆する記載は一切ない。甲１６は，平成１１年４月１６日に，株式会社コンテックが原告に宛てた「確認書」であり，その中には「リボーン側溝蓋」製作用型枠と思われる図面，「コンクリート製品へへこみを発生させるための型枠に於ける一般的方法の説明」と記載された手書きの説明図等が含まれており，甲１８は，甲１６が真正なものであることを証するために，株式会社コンテックが原告に宛てた書面である。また，甲１７は，株式会社コンテックが作成した，甲１６中の図面の説明である。そして原告は，「（甲１６ないし１８から明らかなように，本件特徴要件１のような）「むくり」を側溝蓋であるコンクリート製品に持たせる技術は，従来より業界内では一般的に知られている。」と主張する。
甲１６に含まれる上記図面には，「名称リボーン側溝蓋・・・」，「株式会社コンテック」，及び「’９６年８月１０日」等の記載が認められることから，この図面が本件特許出願前に株式会社コンテックにより作成されたものであることは一応認められる。しかし，この図面は「名称リボーン側溝蓋・・・」という記載からみて，原告会社の製品である「リボーン側溝蓋」に関する図面であり，この図面自体，あるいはこの図面に記載された技術的事項が本件特許出願前公知であったことを示す証拠は一切ない。
さらに，仮に，この図面自体が公知であったとして，甲１７，１８を参酌してこの図面に記載された技術的事項を検討しても，これが本件特徴要件１に係る構成と実質的に同じであるとか，あるいは，本件特徴要件１を示唆するものともいえない。すなわち，甲１７，１８に記載された説明自体の真偽が不明である。(エ)　したがって，原告が提出した証拠からは，本件訂正発明１ないし４に進歩性がないということはできない。
オ　本件特許が冒認出願ついてされたものであるとの主張について原告は，甲１１ないし１４を提示し，本件特許が，本件特許の発明者でない者であってその発明について特許を受ける権利を承継しない者の特許出願についてされたものである旨主張する。
しかし，原告は，具体的には甲１１ないし１４に記載された「各事実から，本件特許に係る発明の真正な発明者は，株式会社丸治コンクリート工業所，あるいは（有）リタッグ内部の者であることが容易に理解できる。」と主張するに止まり，本件特許に係る発明を発明するのに関与した者やその関与の程度等については，何ら説明していない。
したがって，原告が提出した証拠からは，原告の主張に理由があるとはいえない。
カ以上のとおり，原告の主張及び証拠方法によっては，本件訂正発明１ないし４の特許を無効とすることはできない。
第３　当事者の主張
（原告主張の取消事由）
１　取消事由１（本件訂正請求の違法の看過）
(1)　特許法１２６条３項違反
ア　本件訂正は本件特許時明細書の「特許請求の範囲」に記載されている複数の要件の一部を削除するものであり，かかる訂正は「特許請求の範囲」を拡張するものであり，仮に拡張ではないとしても「特許請求の範囲」を変更するものであるから，特許法１２６条３項に違反し許されない。


特に，本件特許時明細書の【0023】の「即ち，実施例１の両方向（ＲとＳ）への湾曲の代わりに，その一方（内側方向Ｒ又は上方方向Ｓ）への湾曲とすることができるし，実施例２の内側方向Ｒのみの代わりに，上方側に向けての湾曲Ｓ及びその両方方向に向けての湾曲Ｒ，Ｓとすることもできる。図11及び図12に示す場合も同様に他態様とすることができる。」との記載を削除する訂正は，本件訂正前の請求項５，７に係る発明において極めて重要な特徴的要件である湾曲の方向を変更するものである。つまり，本件特許時明細書の【0023】の訂正によって，湾曲の方向が内側方向Ｒ及び上方方向Ｓであることが要件か，内側方向Ｒ又は上方方向Ｓであることが要件か，あるいは内側方向Ｒのみであることが要件であるのかの違いが生じる。こうした重要な特徴的要件に関する記載部分を本件特許時明細書中から削除する訂正は，「特許請求の範囲」の記載と明細書の「発明の詳細な説明」及び図面の記載とに矛盾を生じさせ，結果として実質上，本件特許時明細書の「特許請求の範囲」の変更につながるものである。
イ本件訂正前の請求項５，７に係る発明には本件当初明細書中に記載されていない内容が本件補正によって加えられていることから，本件訂正は，本件当初明細書又は本件図面に記載した事項の範囲を超える内容を含む本件特許時明細書の「特許請求の範囲」を更に訂正するものとなっているが，かかる訂正は実質上，上
記「特許請求の範囲」の変更につながるものである
(2)　特許法１２６条２項違反
本件訂正により，本件特許時明細書の「特許請求の範囲」の請求項５，７の「，及び該側溝蓋の底面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させたことの少なくとも一方を備えること」を削除することによって，「特許請求の範囲」が変更されることになるが，この変更の内容は本件特許時明細書の記載から直接的かつ一義的に導かれるものでない。その理由としては次の２つが挙げられる。
ア　まず第１は，本件当初明細書についてされた本件補正が違法であることに起因する。すなわち，本件訂正前の請求項５，７には本件当初明細書中に記載されていない内容が本件補正によって加えられており，本件訂正は，本件当初明細書又は本件図面に記載した事項の範囲を超える内容を含む本件特許時明細書の「特許請求の範囲」を更に訂正するものとなっているが，こうした訂正は本件当初明細書の記載から直接的かつ一義的に導き出せるものではない。違法な補正を基にしてさらに訂正を重ねても，かかる訂正が明細書の記載から直接的かつ一義的に導かれるものでないことは明らかである。
イ　第２には，上記「特許請求の範囲」の訂正に伴う本件特許時明細書の「発明の詳細な説明」の訂正が，本件特許時明細書の記載から直接的かつ一義的に導かれるものでないことによる。
すなわち，本件訂正により，本件特許時明細書の【0023】の「即ち，実施例１の両方向（ＲとＳ）への湾曲の代わりに，その一方向（内側方向Ｒ又は上方方向Ｓ）への湾曲とすることができるし，実施例２の内側方向Ｒのみの代わりに，上方側に向けての湾曲Ｓ及びその両方方向に向けての湾曲Ｒ，Ｓとすることもできる。図11及び図12に示す場合も同様に他態様とすることができる。」を削除する訂正がされたが，この訂正は，本件訂正前の請求項５，７に係る発明において極めて重要な要件である湾曲の方向を変更するものであり，本件特許時明細書の記載から直接的かつ一義的に導かれるものではない。
したがって，本件訂正は，特許法第１２６条２項の要件に反する。
(3)　特許法１２６条４項違反
本件訂正発明１ないし４は，独立特許要件を欠くものであり，したがって，本件訂正は，特許法１２６条４項に違反する。
２　取消事由２（明細書の記載不備の看過）
次に述べるとおり，本件訂正明細書の「発明の詳細な説明」には，本件訂正発明１ないし４について，この発明の属する技術分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されておらず，また，特許を受けようとする発明が「発明の詳細な説明」に記載されたものではなく，特許を受けようとする発明が明確でないものであって，本件訂正明細書の「発明の詳細な説明」ないし「特許請求の範囲」の記載は，特許法３６条４項及び６項に違反する。
(1)　本件訂正発明１ないし４においては，単に，側溝蓋の側面を側溝蓋の両端面から中央にかけて側溝蓋の内側に向けて湾曲させるだけでは，必ずしも本件訂正明細書に記載の作用効果を奏しない。
すなわち，側溝蓋の側面（範囲が不明）を側構蓋の両端面から中央にかけて側溝蓋の内側に向けて湾曲させたとしても，側構蓋と側溝躯体とが予め接触状態に無い側面の部位であっては，何の作用効果も奏しないことは明らかである。つまり，本件訂正発明においては側溝蓋の側面全体が等しく側溝躯体に当接状態にあるわけではないからである。
(2)　また，本件訂正発明の側溝構造では，側溝蓋が側溝躯体に配設され，側溝躯体と一体となって作用効果を奏するものであり，側溝蓋の４隅が側溝躯体に当接するには，予め側溝蓋の４隅が側溝躯体に対して均等な配置にあることが前提となる。これに対し，例えば，側溝蓋の４隅が側溝躯体に対して不均等な配置にある場合には，たとえ側溝蓋の側面を側溝蓋の両端面から中央にかけて側溝蓋の内側に向けて湾曲させたとしても，側溝蓋の４隅全体が側溝躯体に当接しない状態となり，２点支持，３点支持のような不安定な状態になる。


かかる場合には，当然のことながら，本件訂正発明は本件訂正明細書に記載の作用効果を奏しない。こうした不安定な支持状態は，特に，コンクリート二次製品である側溝等の分野ではなりやすく，この結果，ガタツキ音が発生する。(3)　本件訂正明細書中の【0012】及び【0019】の記載内容と本件図面（図２，図４～図６，図10，図12）の記載内容からすれば，側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させる部位は「側溝蓋の蓋下部垂直面部」であり，側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させる部位も「側溝蓋の蓋下部垂直面部」であることは明らかであり，しかも，この２つの要件が重なって初めて本件訂正明細書に記載の作用効果を奏し得るものである。つまり，どちらか一方の要件のみで本件訂正発明が成立するものではない。してみると，本件訂正明細書の「特許請求の範囲」の記載では，本件訂正明細書の「発明の詳細な説明」及び本件図面の記載と矛盾するばかりか，本件訂正明細書に記載の作用効果をも奏しないことになる。
３　取消事由３（本件補正の違法性の看過）
本件補正は，本件当初明細書及び本件図面に記載された事項の範囲内の補正でなく，違法なものであり，したがって，本件訂正前の請求項１ないし８に係る発明の特許は無効である。
(1)　本件訂正前の請求項１，５及び７に係る発明と本件補正前の請求項１，５及び７に係る発明とを対比すると，主な相違点は，下記のア及びイである。ア　本件訂正前の請求項１，５及び７に係る発明は，「該側溝蓋の両側面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させること」を要件としているが，本件補正前の請求項１，５及び７に係る発明は，「該蓋下部垂直面部を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させること」を要件としている。
イ　本件訂正前の請求項１，５及び７に係る発明は，「該側溝蓋の底面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させたことの少なくとも一方を備えること」を要件としているが，本件補正前の請求項１，５及び７に係る発明は，「上記蓋下部垂直面部を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させたことの少なくとも一方を備えること」を要件としている。
(2)　上記のとおり，側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させる部位が，本件補正前は「側溝蓋の蓋下部垂直面部」であったのに対して，本件補正によって「側溝蓋の両側面」に変更されている。また，側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させる部位が，本件補正前は「側溝蓋の蓋下部垂直面部」であったのに対して，本件補正によって「側溝蓋の底面」に変更されている。しかし，「側溝蓋の両側面」及び「側溝蓋の底面」の概念は，本件当初明細書又は本件図面においては不明確であり，本件補正によって新たに追加された概念となっている。
すなわち，本件補正により，本件補正前の請求項１，５及び７のうち発明の最も特徴的な重要な部分が変更されたが，その変更部分は本件当初明細書及び本件図面に記載されていないものであり，したがって，上記変更は新規な事項の追加に該当する。
(3)したがって，本件訂正前の請求項１，５及び７に係る発明の特許は，特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対してされたものであることから，特許法１２３条１項１号の規定により，無効とされるべきである。
また，本件訂正前の請求項２ないし４に係る発明は，いずれも本件訂正前の請求項１の発明を前提とし，本件訂正前の請求項６に係る発明は，本件訂正前の請求項５の発明を前提とするものであり，本件訂正前の請求項８に係る発明は，本件訂正前の請求項７に係る発明を前提とするものである。したがって，本件訂正前の請求項２ないし４，６及び８に係る発明の特許も，同じく同法１２３条１項１号の規定により，無効とされるべきである。
４　取消事由４（本件訂正発明１，２の公然実施の有無）本件訂正発明１，２は，本件特許出願前に日本国内において公然実施をされた発明であり，特許法２９条（平成１１年法律第４１号による改正前のもの）１項２号の規定により特許を受けることができないものである。(1)　原告と被告との間で岐阜地方裁判所で争われた平成９年（ワ）第８５号不当利得返還請求事件，平成９年（ワ）第３４８号特許権侵害差止等請求事件，平成１０年（ワ）第６２号不当利得返還請求事件（併合審理）の訴訟（以下「別件訴訟」という。）において，被告は実際に製造販売している現行製品（本件訂正発明１，２に係る製品）は平成８年３月から採用している旨を明言した。そして，本件訂正発明１，２の実施時期については，上記事件の判決（甲２１）は「原告は，以後，この型を原型として，蓋にしぼりを入れる方法を３か月かけて考案し，ようやく，平成８年３月，現行製品の試作品を完成させ，実際に敷設したものである。」と認定している。しかも，その製品の実際の敷設工事は屋外の公道で行われるので，これを秘密裡に行うことはできないことから，公然と実施されたことも明らかである。
したがって，本件特許出願日の平成９年７月１７日よりもかなり前である平成８年３月ごろから，本件訂正発明１，２に係る製品が実際に敷設されていたことになる。つまり，本件特許出願前に本件訂正発明１，２を既に実施していたことを被告自らが述べているのである。
(2)　埼玉県北本市において，工期を平成８年９月２日～平成９年１月１０日として市道２４３５号線道路補修工事が施工された。その工事現場の写真における蓋湾曲部の長手方向中央付近の隙間は本件特徴要件１により形成されたものであり，同工事において本件特徴要件１を備えた本件訂正発明１，２に係る被告製品が敷設されたことは明らかである。


(3)　岐阜県美濃加茂市において平成８年１２月２５日契約，平成９年２月ころ完成の側溝施工工事がされた。その側溝施工現場写真では，蓋湾曲部の長手方向中央付近に若干の隙間の存在が認められるのであって，そうである以上，少なくとも，この側溝蓋が本件特徴要件１を備えたものであることに疑いはなく，同工事において本件特徴要件１を備えた本件訂正発明１，２に係る側溝構造と同一の構造を有する製品（株式会社丸治コンクリート工業所製造のもの）が敷設されたことは明らかである。
(4)　埼玉県南埼玉郡（以下省略）のあやめ会館前で，工期を平成８年１月１２日～同年３月３１日として側溝施工工事が行われ，同工事において，本件訂正発明１，２に係る側溝構造と同一の構造を有する被告製品が敷設された。(5)　埼玉県幸手市において，工期を平成８年５月７日～同年６月１４日として市道１１０８号線道路改良工事が行われ，同工事において，本件訂正発明に係る側溝構造と同一の構造を有する被告製品が敷設された。
(6)　本件訂正発明１，２に係る製品の実施状況は上記のとおりであり，道路補修工事は秘密裡に行うことはできないことから，本件訂正発明１，２に係る製品は本件特許出願日である平成９年７月１７日より前に公然実施されたものと認められるべきである。
５　取消事由５（本件訂正発明１ないし４の進歩性に関する判断誤り）(1)　本件審決は，甲５，８，１１，１２は本件訂正発明の公然実施の証拠としては採用できないとして，本件訂正発明の進歩性に関する判断の基礎となる引用例として採用できないと判断した。上記各証拠は公然実施の証拠としては採用できないものではないことから，これを引用例から排除すべきではない。また，新規性（公知公用）に関する判断と，進歩性の有無についての判断は異なる基準でされるべきものであることから，上記各証拠を進歩性に関する判断の基礎となる引用例から排除する必要はない。
(2)　本件審決は，本件訂正発明１，２と刊行物１発明とは，刊行物１発明が「本件特徴要件１」を備えていない点でのみ相違し，同様に，本件訂正発明３，４と刊行物２発明とは，刊行物２発明が「本件特徴要件１」を備えていない点でのみ相違するとしつつ，当業者において甲１３，１６ないし１８から本件訂正発明の上記相違点に係る構成を想到することが容易であるとはいえない旨判断した。しかしながら，本件特徴要件１は「側溝蓋の両側面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させること」である。かかる要件は，型枠で側溝蓋等のコンクリート二次製品を製造する場合，型枠に「むくり」を施すことによって，従来より業界内では一般的に実施されていた。特に，側溝蓋においては，型枠に「むくり」を施さないと，型枠に生コンクリートを流し込んだ場合に側溝蓋の長手方向中央付近が膨らみ，かかる側溝蓋を側溝に載置した場合には，この膨らんだ部位が支点となって側溝との当接部位でガタツキ音が発生する。そのため，多かれ少なかれ型枠に「むくり」を施していた。その結果，「むくり」を施した型枠で製造した側溝蓋は「側溝蓋の両側面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲」させた側溝蓋となるのである。この「むくり」により側溝蓋に形成される湾曲が，まさに本件訂正発明の本件特徴要件１そのものである。
型枠に「むくり」を施す技術は，刊行物１発明を実施する場合にも，当然採用される技術である。また，こうした技術は先達の経験から案出された技術であり，当業者であれば当然知得している周知慣用技術として，本件特許出願よりも遥か以前より知られ実施されているものであり，このことは甲１６ないし１８，２２，２３等により明白である。
したがって，本件訂正発明１ないし４の本件相違点に係る構成を想到することは容易であるというべきである。
６　取消事由６（本件特許が冒認出願ついてされたものであるか否か）本件特許は，本件特許に係る本件訂正発明１ないし４の発明者でない者であってその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願についてされたものであり，無効である。
（被告の反論）
１　取消事由１（本件訂正請求の違法の看過）について
(1)　特許法１２６条３項について
ア　原告は，特許請求の範囲に記載された複数の要件のうちのいくつかを削除する訂正は特許請求の範囲の減縮ではなく，通常は特許請求の範囲の拡張になるものであるところ，本件訂正は，本件訂正前の請求項５，７について，「，及び該側溝蓋の底面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させたことの少なくとも一方を備えること」の記載を削除するものであるから，本件訂正は実質上特許請求の範囲を拡張するものである旨主張する。しかし，原告の上記主張が正しいといえるのは，複数の要件のすべてを具備することが必須である発明のうちのいくつかの要件を削除する場合（例えば，「Ａ及びＢ」を「Ａ」に訂正する場合）であり，選択的に記載されている複数の要件の一部の削除（例えば，「Ａ又はＢ」を「Ａ」に訂正する場合）が，特許請求の範囲を拡張，変更するものでないことは明らかである。かかる観点から本件訂正を検討すると，本件訂正前の請求項５，７は，本件特徴要件１（上記側溝蓋の両側面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させること）と「該側溝蓋の底面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させること」（以下「本件特徴要件２」という。）の少なくとも一つを備える側溝蓋を有する側溝構造であることは明らかである。したがって，本件訂正は，本件特許時明細書の「特許請求の範囲」において選択的に記載されている複数の要件の一部を削除するものであるから，上記「特許請求の範囲」を拡張，変更するものではない。


イ　原告は，本件訂正により，本件特許時明細書の【0023】の「即ち，実施例１の両方向（ＲとＳ）への湾曲の代わりに，その一方向（内側方向Ｒ又は上方方向Ｓ）への湾曲とすることができるし，実施例２の内側方向Ｒのみの代わりに，上方側に向けての湾曲Ｓ及びその両方方向に向けての湾曲Ｒ，Ｓとすることもできる。図11及び図12に示す場合も同様に他態様とすることができる。」が削除されたことについて，かかる訂正は，本件訂正前の請求項５，７に係る発明の重要な特徴的要件である湾曲の方向を変更するものであることから，実質上，本件特許時明細書の「特許請求の範囲」の変更につながる旨を主張している。しかし，特許発明の技術的範囲は，特許請求の範囲の記載に基づいて定められるべきところ，本件訂正後の「特許請求の範囲」の記載によれば，本件訂正発明が本件特徴要件１（湾曲Ｒ）を備える側溝蓋を有する側溝構造であることは明確であり，本件訂正により，本件特許時明細書の【0023】の上記記載を削除したとしても，本件訂正発明の上記内容が変更されるものではない。しかして，本件特徴要件１（湾曲Ｒ）を備える側溝蓋を有する側溝構造は本件訂正前の請求項５，請求項７に含まれていた発明であって，本件特許時明細書の【0023】の上記記載を削除する本件訂正は，何ら本件特許時明細書の「特許請求の範囲」を変更するものではない。
ウ　原告は，本件訂正前の請求項５，請求項７に係る発明には本件当初明細書中に記載されていない内容が本件補正によって加えられていることから，本件訂正は，本件当初明細書又は本件図面に記載した事項の範囲を超える内容を含む本件特許時明細書の「特許請求の範囲」を更に訂正するものとなっているが，かかる訂正は実質上「特許請求の範囲」の変更につながる旨主張する。しかし，本件訂正が本件特許時明細書の「特許請求の範囲」の拡張，変更に該当するか否かは，本件特許時明細書の記載と本件訂正明細書の記載とを対比して判断すべきであり，本件当初明細書と対比して判断すべきものでない。本件当初明細書の記載と比較して，本件訂正は，本件特許時明細書の「特許請求の範囲」の拡張，変更に該当する旨の原告の上記主張は，その内容について論じるまでもなく失当である。
(2)　特許法１２６条２項について
ア　原告は，本件訂正により，(ア)本件特許時明細書の請求項５，７の「，及び該側溝蓋の底面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させたことの少なくとも一方を備えること」を削除すること，及び(イ)本件特許時明細書の【0023】の「即ち，実施例１の両方向（ＲとＳ）への湾曲の代わりに，その一方向（内側方向Ｒ又は上方方向Ｓ）への湾曲とすることができるし，実施例２の内側方向Ｒのみの代わりに，上方側に向けての湾曲Ｓ及びその両方方向に向けての湾曲Ｒ，Ｓとすることもできる。図11及び図12に示す場合も同様に他態様とすることができる。」を削除することは，本件特許時明細書の記載から直接的かつ一義的に導かれるものでないことから，本件訂正は，特許法１２６条２項の要件に反する旨主張する。
しかし，前記のように，本件訂正発明１及び３には，上記(ア)の訂正により，本件特徴要件１を備える側溝蓋を有する側溝構造，本件特徴要件１及び２の両方を備える側溝蓋を有する側溝構造が含まれることになるが，これらの側溝構造は，本件特許時明細書の【0012】（図４及び６参照），【0019】（図10参照）及び【0023】等に記載されている。また，上記(イ)の訂正によっても，本件訂正発明１及び３に上記２つの形態の側溝構造が含まれることに変わりはなく，これら２つの形態の側溝構造が本件特許時明細書に記載されていることは上記のとおりである。
したがって，上記(ア)の訂正及び(イ)の訂正は，本件特許時明細書から直接　的かつ一義的に導き出すことができる事項であることから，本件訂正は，本件特許時明細書に記載された事項の範囲内での訂正であり，特許法第１２６条２項の要件を満たすことは明らかである。
イ　原告は，本件訂正前の請求項５，７には本件当初明細書中に記載されていない内容が本件補正によって加えられており，本件訂正は，本件当初明細書又は本件図面に記載した事項の範囲を超える内容を含む本件特許時明細書の「特許請求の範囲」を更に訂正するものとなっているが，こうした訂正は本件当初明細書の記載から直接的かつ一義的に導き出せるものではない旨を主張している。しかし，本件訂正は，特許請求の範囲の減縮及び明りょうでない記載の釈明を目的とする訂正である。したがって，本件訂正の基準となるのは，本件特許時明細書又は本件図面であって，本件当初明細書又は本件図面ではない。すなわち，訂正が明細書又は図面に記載した事項の範囲内であるか否かは，本件特許時明細書又は本件図面と，本件訂正明細書又は本件図面とを対比して判断すべきものであり，本件当初明細書又は本件図面と対比して判断するものではない。仮に本件補正が違法であるとしても，それは本件訂正発明の無効理由として論じるべき問題であり，本件訂正の可否に何ら影響を与えるものではない。ウ　原告は，上記ア(イ)の訂正により，本件訂正前の請求項５，７に係る発明の重要な特徴的要件である湾曲の方向が変更されることとなることから，当該訂正は，本件特許時明細書の記載から直接的かつ一義的に導き出せるものではない旨を主張する。
しかし，この点は既に述べたとおり，かかる訂正によって何ら湾曲の方向自体は変更されるものでなく，また，上記のように，本件訂正発明は本件特許時明細書に記載されていることから，当該訂正は，本件特許時明細書の記載から直接的且つ一義的に導き出せる事項である。
(3)　特許法１２６条４項違反について
原告は，本件訂正発明１ないし４が独立特許要件を満たしていないことを根拠として，本件訂正請求を認容した本件審決の認定判断が違法である旨を主張する。
しかし，本件審判の請求は平成１２年９月３０日にされたものであり，本件訂正請求には特許法１３４条５項が適用される。そして，本件訂正後の請求項１ないし４は，本件審判で原告により無効審判の申立てがなされた請求項５ないし８を訂正した請求項である。


したがって，本件訂正の要件として，本件訂正発明１ないし４について，独立特許要件は不要であり，本件訂正発明１ないし４の独立特許要件の有無は，本件訂正の可否とは何の関係もない事項である。
２　取消事由２（明細書の記載不備の看過）について
(1)　原告は，本件訂正発明１ないし４において，側溝蓋の側面を側溝蓋の両端面から中央にかけて側溝蓋の内側に向けて湾曲させたとしても，本件訂正発明においては，側溝蓋の側面全体が等しく側溝躯体に当接する状態にあるわけではないことから，側溝蓋と側溝躯体とが予め接触状態にない側面の部位にあっては，何の作用効果も奏しないことが明らかであり，本件訂正明細書記載の作用効果を奏することはないから，本件訂正明細書の記載は，特許法３６条４項及び６項の要件を満たしていない旨主張する。
しかし，本件訂正明細書の【0014】，【0017】，【0025】の記載によれば，本件訂正発明は，側溝蓋に荷重が負荷される前には，隅部分でしかも４点（線接触部）での支持のため，側溝蓋がガタガタすることがない。この場合の接触部は線接触を示すので，クサビ効果に優れるものである。よって，側溝蓋と側溝躯体とが予め接触状態にない側面の部位に何の作用効果もなくても，隅部分でしかも４点（線接触部）での支持のため，側溝蓋がガタガタすることがなく，しかも，この場合の接触部は線接触を示すので，クサビ効果に優れるという本件訂正発明の作用効果自体には何らも影響はない。
また，本件訂正発明は，上記のように，側溝蓋に荷重が加わる前は，その側溝蓋の四隅の線接触部分が確実に接触するので，クサビ効果を有するとともに４点支持のため，側溝蓋がガタガタすることがなく，側溝蓋に荷重が負荷されると，すべての接触予定線部分で線接触となるので，同様にクサビ効果により，がたつき音を発生しない側溝構造である（以下，この作用効果を「２段階線接触によるクサビ効果」ということがある。）。すなわち，本件訂正発明は，荷重を加える前に，側溝蓋の側面全体が等しく側溝躯体に当接する状態にすることにより作用効果を奏することを目的とする発明ではない。
(2)　原告は，本件訂正発明１ないし４において，側溝蓋の４隅が側溝躯体に対して不均等な配置にある場合には，２点支持，３点支持のような不安定な状態になることから，単に本件特徴要件１を備えるのみでは，本件訂正明細書記載の作用効果を奏するものでなく，本件訂正明細書の記載は，特許法３６条４項及び６項の要件を満たしていない旨主張する。
しかし，特許法３６条４項の趣旨は，発明に対して一定期間独占排他権を付与する代償として，発明の内容を開示して公衆に知らしめ，利用させることを可能とすることにある。そして，明細書の記載は，特許出願時の当業者の知識を基準として作成されることから，当業者が容易に理解ないし推測して実施できる範囲内であれば，それ以上の説明を明細書中で省略しても，当業者は依然として特許発明を実施できる以上，特許法３６条４項の趣旨に反することはない。かかる点から本件訂正明細書の記載及び本件特許出願時の技術常識を検討すれば，本件特許出願時，側溝蓋の四隅が側溝躯体に対して均等な配置，すなわち，隅部分での４点支持で接触する側溝構造を製造することが技術的に不可能であったという事情は存在しない。また，本件訂正発明は，側溝蓋の４隅が側溝躯体に対して均等な配置とするために，精度を高めることを目的とした発明ではない。したがって，本件特許出願時の技術常識に基づいて，側溝蓋の４隅が側溝躯体に対して均等な配置にある側溝構造，すなわち，隅部分での４点支持で接触する側溝構造を製造することは可能であり，特にその点について本件訂正明細書に記載がなくとも，当業者であれば容易に理解し，製造することができることは明らかである。
原告の上記主張は理由がない。
(3)　原告は，本件訂正明細書中の【0012】及び【0019】，並びに本件図面（図２，図４～６，図10及び図12）の記載内容からすれば，側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させる部位は，「側溝蓋の蓋下部垂直面部」であり，側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させる部位も，「側溝蓋の蓋下部垂直面部」であることが明らかであり，しかも，この両方の要件が重なって初めて本件発明の作用効果を奏し得るものであり，どちらか一方の要件のみで本件訂正発明が成立するものではないことから，本件訂正明細書の「特許請求の範囲」の記載と「発明の詳細な説明」及び本件図面の記載とは矛盾し，また，本件訂正発明の作用効果をも奏しない旨を主張する。しかし，本件訂正明細書の【0012】の記載に鑑みれば，本件訂正発明において，側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させる部位は，「側溝蓋の両側面」であることは明らかであり，原告の上記主張には理由がないことは明らかである。
また，「この両方の要件が重なって初めて本件発明の作用効果を奏し得る」という原告の上記主張は，いかなる根拠に基づくものであるかが全く不明である。
本件訂正明細書の【0017】の記載に鑑みれば，①側溝躯体の蓋受部と接するのは側溝蓋の両側面部であり，②「側溝蓋の両側面」を側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させれば，側溝蓋の隅部分でしかも４点（線接触部）での支持となり，荷重が加わって側溝蓋が沈下すれば，この荷重により４隅のみならず全ての接触予定線で接触するようになることは明らかである。すなわち，本件訂正発明は，本件特徴要件１（「側溝蓋の両側面」を側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させる）を備えていれば，上記の作用効果を奏することは，本件訂正明細書の「発明の詳細な説明」の記載から，当業者が容易に理解し得る事項であり，この点について本件訂正明細書の「特許請求の範囲」と「発明の詳細な説明」の記載との間には何らも矛盾がないことは明らかである。
原告の上記主張には理由がない。
(4)　以上のとおり，原告の上記主張には理由がなく，本件訂正明細書の「発明の詳細な説明」の記載は，当業者が本件訂正発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されており，また，特許請求の範囲の記載は，特許を受けようとする発明が明確であるように記載されていることは明らかである。
３　取消事由３（本件補正の違法の看過）について


(1)　原告は，本件補正により追加された「側溝蓋の両側面」及び「側溝蓋の底面」の概念は，出願当初明細書及び図面において不明確であり，補正によって新たに追加された概念となっていることから，本件補正は違法な補正である旨主張する。
しかし，本件補正が新規事項の追加を含むか否かは，本件補正に係る事項が本件当初明細書又は本件図面に記載されているとみることができるか否かにかかることになる。
本件補正についてみると，「側面」というのは，「正面に対して左右の面」という意味であり，「底面」とは，「立体を平面上に置くとき底部をなす面」という意味であることは一般常識である（乙５）。また，本件図面のうち図２及び図５には，各々，側溝蓋の正面図及び側面図が記載されており，図４，１０及び１２には側溝蓋の模式的底面図が記載されている。したがって，「側溝蓋の両側面」とは，９ａ～１１ａで示される部分（左側面），９ｂ～１１ｂで示される部分（右側面）を意味し，「底面」とは，１１ａと１１ｂの最下端を結ぶ面を意味することは，本件当初明細書及び本件図面の記載から当業者が常識的に理解できる事項である。
また，後記(2)のとおり，本件当初明細書には，本件特徴要件１（「該側溝蓋の側面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させることを備える」）及び本件特徴要件２（「該側溝蓋の底面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させたこと」），並びにこれらの構成による作用効果が記載されていることから，本件補正によって，本件当初明細書又は本件図面に記載されているとはみることができない技術的事項が付加されたことにならないことは明らかである。
(2)　原告は，①本件当初明細書及び本件図面では，側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させる部位は，明らかに「側溝蓋の蓋下部垂直面部」であり，また，②側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させる部位も「側溝蓋の蓋下部垂直面部」である（このことは，本件特許時明細書及び本件図面，本件訂正明細書及び本件図面でも同じである。）のに，本件補正は，上記①の部位を「側溝蓋の両側面」に，上記②の部位を「側溝蓋の底面」に変更したものであり，新規事項を追加する違法な補正である旨主張する。しかし，上記のように，「底面」とは，１１ａと１１ｂの最下端を結ぶ面を意味し，「側溝蓋の両側面」とは，９ａ～１１ａで示される部分（左側面）と，９ｂ～１１ｂで示される部分（右側面）を意味することは，本件当初明細書及び本件図面の記載から当業者が常識的に理解できる事項であり，また，本件図面のうち図４及び図６には，側溝蓋の「９ａ～１１ａで示される部分」及び「９ｂ～１１ｂで示される部分」が中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲（Ｒ）しており，出願当初明細書の図５及び図６より，「１１ａと１１ｂの最下端を結ぶ面」，すなわち「底面」が「Ｓ」の分だけ上方側に湾曲していることは明らかである。このこと及び本件当初明細書の【0018】，【0023】の記載によれば，本件当初明細書に，本件特徴要件１及び本件特徴要件２が記載されていることは明らかである。したがって，本件補正により，本件当初明細の記載内容を上記のとおり補正することは，本件当初明細書に記載された事項の範囲内の補正であることは明らかである。
(3)　以上のとおり，本件補正は，本件当初明細書及び本件図面に記載した事項の範囲内の補正であり，何ら新規事項を追加する違法な補正でないことは明らかである。
４取消事由４（本件訂正発明１，２の公然実施の有無）本件訂正発明１，２が本件特許出願前に公然実施されたものであるとの原告の主張はすべて争う。
５取消事由５（本件訂正発明１ないし４の進歩性に関する判断誤り）(1)　特許法２９条２項による進歩性判断の際，基礎となる公知発明の認定は，同条１項１号ないし３号に掲げる発明に該当するか否かの点から行うものである以上，それは新規性の判断，すなわち，ある発明が特許法２９条１項１号ないし３号に掲げる発明に該当するか否かという判断と何ら変わるものではない。そして，甲５，８，１１及び１２が，本件訂正発明の公然実施の証拠として採用できないものであることは本件審決の判断するとおりであるから，これらを進歩性の有無の判断の基礎となる引用例から排除することは至極当然のことである。
(2)　原告は，本件特徴要件１については，型枠で側溝蓋等のコンクリート二次製品を製造する場合，型枠に「むくり」を施すことによって，従来より業界内では一般的に実施されていた旨主張する。
しかし，原告の上記主張は，何ら根拠のないものであり，単なる空論に過ぎない。
６　取消事由６（本件特許が冒認出願によるものか否か）原告は，本件特許は，本件訂正発明の発明者でない者であってその発明について特許を受ける権利を承継しない者の特許出願について特許されたものである旨主張するが，すべて争う。
第４　当裁判所の判断
１　取消事由１（本件訂正請求の違法の看過）について
(1)　特許法１２６条３項違反について


本件訂正は，①本件訂正前の請求項１ないし４を削除し，②本件訂正前の請求項５を請求項１に繰り上げるとともに，「，及び該側溝蓋の底面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させたことの少なくとも一方を備えること」の記載を削除し，③本件訂正前の請求項７を請求項３に繰り上げるとともに，「，及び該側溝蓋の底面を該側溝蓋の両端面から中央にかけ該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させたことの少なくとも一方を備えること」の記載を削除するとの訂正をするものであるところ，原告は，上記②及び③に係る訂正，すなわち，「上記側溝蓋の両側面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させること，及び該側溝蓋の底面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させたことの少なくとも一方を備える」を，「上記側溝蓋の両側面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させること」に変更する訂正が「特許請求の範囲」を拡張または変更するものである旨主張する。
しかしながら，上記②及び③の訂正は，「Ａ構成及びＢ構成の少なくとも一方を備える」という構成要件，すなわち，「Ａ構成を備えるか，Ｂ構成を備えるか，あるいは，Ａ構成とＢ構成の両方を備える」との３態様のいずれかを選択できるとの構成要件の記載を，「Ａ構成を備える」との１態様の構成要件のみに限定する趣旨のものであり，かかる訂正が「特許請求の範囲」の減縮に該当することは明らかである。
原告の上記主張は，本件特許時明細書の「特許請求の範囲」の記載について誤った理解を前提とするものであり，失当である。
(2)　特許法１２６条２項違反について
ア原告は，本件訂正前の請求項５，７には本件当初明細書中に記載されていない内容が本件補正によって加えられており，本件訂正は，本件当初明細書又は本件図面に記載した事項の範囲を超える内容を含む本件特許時明細書の「特許請求の範囲」を更に訂正するものとなっているが，こうした訂正は本件当初明細書の記載から直接的かつ一義的に導き出せるものではない旨を主張している。しかし，本件訂正が許されるか否かは，本件訂正が本件特許時明細書又は本件図面に記載した事項の範囲内であるか否かで判断すべきものあり，それが本件当初明細書又は本件図面に記載された事項の範囲内であるか否かにより判断すべきものではない。したがって，仮に本件補正が違法であるとしても，それは本件訂正発明の無効理由になることはあっても，本件訂正の可否には何ら影響を与えるものではない。
イ　原告は，本件特許時明細書の【0023】の「即ち，実施例１の両方向（ＲとＳ）への湾曲の代わりに，その一方（内側方向Ｒ又は上方方向Ｓ）への湾曲とすることができるし，実施例２の内側方向Ｒのみの代わりに，上方側に向けての湾曲Ｓ及びその両方方向に向けての湾曲Ｒ，Ｓとすることもできる。図11及び図12に示す場合も同様に他態様とすることができる。」の記載を削除する訂正は，本件訂正前の請求項５，７に係る発明の重要な特徴的要件である湾曲の方向を変更するものであると主張する。
しかしながら，本件訂正のうち，本件訂正前の請求項５を請求項１に繰り上げるとともに，「，及び該側溝蓋の底面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させたことの少なくとも一方を備えること」の記載を削除し，本件訂正前の請求項７を請求項３に繰り上げるとともに，「，及び該側溝蓋の底面を該側溝蓋の両端面から中央にかけ該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させたことの少なくとも一方を備えること」の記載を削除する訂正が，「特許請求の範囲」を拡張ないし変更するものでないことは前記(1)に説示したとおりであり，本件特許時明細書の【0023】の訂正は，同明細書の「発明の詳細な説明」の記載を，上記「特許請求の範囲」の訂正に対応させたものにすぎない。本件訂正では，上記段落【0023】の記載のみならず，段落【0004】～【0009】等においても，一貫して「上方方向Ｓへの湾曲」の態様は削除され，「内側方向Ｒへの湾曲」のみに限定されており，本件訂正後の請求項１，請求３の限定事項と矛盾のない内容となっている。本件訂正は，「上方方向Ｓへの湾曲」の態様を削除するという意味で一貫しており，原告の主張するような誤りは認められない。
ウ　原告の上記主張はいずれも失当である。
(3)　特許法１２６条４項違反について
原告は，本件訂正発明１ないし４が特許法１２６条４項の規定する独立特許要件を欠くとして，本件訂正請求を認容した本件審決の認定判断は違法である旨を主張する。
しかし，本件審判の請求は平成１２年９月３０日にされたものであるから，本件訂正請求には特許法１３４条５項，１２６条４項が適用されるところ，本件訂正後の請求項１ないし４は，本件審判で原告により無効審判の申立てがなされた請求項５ないし８を本件訂正により訂正した請求項である。したがって，本件訂正請求において，本件訂正発明１ないし４が独立特許要件を満たすことは訂正の要件とされていないというべきである。
この点に関する原告の主張は，本件訂正の要件について誤った解釈に基づくものであり，失当である。
２　取消事由４（本件訂正発明１，２の公然実施の有無）について原告は，本件訂正発明１，２は，本件特許出願前に公然実施された発明であり，特許法２９条１項２号の規定により特許を受けることができないものである旨主張するので，以下検討する。


(1)　岐阜地方裁判所平成９年（ヨ）第１０８号不正競争行為差止等仮処分申請事件（以下「別件仮処分申請事件」という。）において，債務者である被告が提出した平成９年７月１８日付け準備書面（甲５）には，被告が現在，製造・販売している商品は同準備書面別紙イ号物件目録記載の物件であること，同物件は本件特徴要件１（側溝蓋の両側面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させること）及び本件特徴要件２（上記側溝蓋の底面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させること）を備えているが，それらは，被告のノウハウに係る所であり，そのため今まで公表しなかったものである旨，別紙イ号物件目録記載の物件は本件訂正発明１，２と同じ作用効果を有する旨の主張が記載され，また，別紙イ号物件目録には本件訂正発明１，２と同じ構成を有する物件が記載されている。
甲５で引用されている乙１３（本訴甲６）の№４の写真⑧ないし⑯は上記の別紙イ号物件目録記載の物件の写真であり，甲７によれば，それは被告会社の社員が平成９年６月３０日に撮影したものであると認められる。(2)　別件仮処分申請事件において，債務者である被告が提出した平成１０年３月２日付け準備書面（甲８）には，①「債務者（注：被告）及びその契約社製造にかかる商品は乙５３（本訴甲９）の写真記載のとおりであり，いずれも債権者（注：原告）の主張するように約２６・６ミリにわたる幅広い部分で接触するものではなく，側溝蓋は側溝本体の角部で約３～５ミリ以下の範囲で線接触している。」，②「債務者（注：被告）商品に存在する側溝蓋全体のしぼり構造（内側方向並びに上方向への湾曲）も荷重がかからない初期においては，側溝蓋の各側面の４点が確実に支持され，この４点でクサビ効果が得られ，荷重がかかった後においては，全体の線接触部分でのクサビ効果が得られるという消音性，安全性によりすぐれた効果を有するものとして，意識的に採用したもので，債権者（注：原告）主張のように許容される誤差の範囲内のものとは到底いえない。」との主張が記載されている。上記②の記載は，被告において，被告の製造販売に係る商品が本件訂正発明１，２と同様に本件特徴要件１及び本件特徴要件２を備えるものであること，それが本件訂正発明１，２と同じ作用，効果を有することを自認したものにほかならない。
そして，甲８が引用する乙５３（本訴甲９）には，埼玉県北本市の現場№２における被告の製造販売に係る側溝を撮影した写真が掲載されており，これと甲１５とを併せてみれば，上記写真の側溝は，埼玉県北本市において，工期を平成８年９月２日～平成９年１月１０日として施工された市道２４３５号線道路補修工事の側溝施工現場のものであると認められる。


上記乙５３（本訴甲９）の現場写真についてみると，現場写真Ｎｏ．２①～③によれば，同現場写真にある側溝が，本件訂正後の請求項１の構成要件のうち，「対向する側溝壁内面に形成された上部傾斜面部，該上部傾斜面部に連続して下方に延設された湾曲面部及び該湾曲面部に連続して下方に延設された下部垂直面部を有する側溝躯体と，上記上部傾斜面部に対し微小間隙を介して対峙される蓋上部傾斜面部，該蓋上部傾斜面部に連続して下方に延設されて，上記湾曲面部に対し線接触しながら対峙される蓋湾曲面部及び該蓋湾曲面部に連続して下方に延設されて，上記下部垂直面部に微小間隙を介して対峙される蓋下部垂直面部を有する側溝蓋」に相当する構成を備えていることを看取でき，同現場写真Ｎｏ．２⑥には，側溝蓋の蓋湾曲面部に対し該側溝蓋の延長方向（両端面を結ぶ方向）に沿って側溝蓋の両端面において接触するように鋼尺をあてがった状態，及び側溝蓋の中央で蓋湾曲面部と該鋼尺との間に隙間ゲージが差し込まれている状態が撮影されており，このことことから，同写真にある側溝蓋においては，その側面が側溝蓋の両端面から中央にかけて側溝蓋の内側に向けて湾曲していることが理解される。したがって，上記現場写真№２にある側溝は，甲８に記載のとおり，本件特徴要件１を備えた本件訂正発明１の構成を有するものであるということができる。(3)　証拠（甲３５ないし３８）及び弁論の全趣旨によれば，原告は，被告を相手方として，本件特許出願日（平成９年７月１７日）の前である同年６月１７日，被告の製造販売に係る側溝が原告の特許権を侵害するなどとして，岐阜地方裁判所に特許権侵害差止等請求事件（平成９年（ワ）第３４８号。別件訴訟の一部として併合審理された。）を提起し，その訴状において被告の製造販売に係る側溝を同訴状添付イ号物件目録に特定して記載したところ，被告は同年８月４日付けの答弁書において，被告が側溝を製造・販売してきたことは認めるが，被告の製造販売に係る商品が訴状添付イ号物件目録記載のものであることは否認するとした上，被告の製造販売に係る側溝の構成要件，作用，効果について主張をし，その後に提出した準備書面においても同趣旨の主張をしていること，その構成，作用，効果は，まさに本件訂正発明１，２の構成，作用，効果と同一であることが認められる。(4)　証拠（甲２１）及び弁論の全趣旨によれば，被告は，別件訴訟において，本件特許権に関して，「被告は，平成６年後半，試行錯誤の末，くさび効果により騒音を発生させない側溝を考案し，試作，実験を繰り返した結果，平成７年秋に製品を完成させ，工業所有権出願の準備にかかった。くさび効果とは，側溝躯体と側溝蓋が線接触し，側溝躯体の角部で側溝蓋を支えることによって，蓋の垂直加重の力線が分散されることなく，側溝躯体の角部上の線接触部でしっかり固定されるとともに，側溝蓋が側溝躯体の角部において下方側に若干沈下して，しっかりと食い込むという効果であり，これにより，騒音防止を図るものである。ところで，くさび形の場合，蓋と本体の接触部において最も荷重がかかるため，強度上，鉄筋を接触部の接点より外側に配筋する必要があったが，当初作成した傾斜面型は，側溝蓋と本体の接触部の接点により内側に鉄筋が配置されるため，強度の点で弱点があり，蓋と本体の傾斜面部を外側にふくらませる必要があった。そこで，被告は，平成７年１１月１６日と１７日に，傾斜面を連続した角の折り曲げでふくらませる図面を作成し，同月２８日と３０日に，被告が開発当初より型枠製作を依頼していた青影製作所にファクス送信したところ，同社はパイプを用いて鉄板を折り曲げることを提案し，同年１２月１６日付けで，蓋と本体の接触面部を曲面にした図面を持参した。被告は，以後，この型を原型として，蓋にしぼり（注：内側方向並びに上方向への湾曲）を入れる方法を３か月かけて考案し，ようやく，平成８年３月，現行の試作品を完成させ，実際に敷設したものである。」との主張をしたことが認められる。このことは，平成８年３月ころに本件訂正発明１，２の構成を有する試作品（側溝）が完成したことを意味するものと解される。そして，証拠（甲２９ないし３４）によれば，被告代表者のＡは，同訴訟における本人尋問（甲２９）において，埼玉県南埼玉郡（以下省略）のあやめ会館前で，工期を平成８年１月１２日～同年３月３１日として行われた側溝施工工事及び埼玉県幸手市（以下省略）において，工期を平成８年５月７日～同年６月１４日として行われた市道１１０８号線道路改良工事において，被告が製造販売した上記試作品（側溝）が敷設されたことを認めている。


(5)　特許法２９条１項２号にいう「公然実施」とは，その発明の内容を不特定の者が知り得る状況でその発明が実施されることをいうものであり，同法２条３項１号によれば，この場合の「実施」とは，物の発明にあっては，その物を生産し，使用し，譲渡し，貸し渡し，若しくは輸入し，又はその譲渡若しくは貸し渡しの申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含む。）をする行為をいうものとされているところ，前記(1)ないし(4)の認定の事実によれば，被告は，本件特許出願前に本件訂正発明１，２の構成を有する側溝を製造して，これを側溝工事用として工事業者に販売譲渡し，それが現に上記各工事現場で敷設されたことが明らかである。本件のような物の発明の場合には，購入者が販売者からその発明の内容に関しその分析等の試験を行うことを禁じられているなど特段の事情がない限り，購入者は製品を自由に分解・分析してその発明の内容を知ることができるし，また，本件訂正発明１，２に係る側溝は屋外の公道で敷設されるものであるから，該側溝の工事業者等への販売，工事業者による該側溝の敷設により，本件訂正発明１，２は不特定の者が知り得る状況におかれたことになるというべきである。したがって，本件訂正発明１，２は，特許法２９条１項２号にいう「特許出願前に日本国内において公然実施された発明」に該当するというべきである（なお，仮に本件訂正発明２が本件特許出願前に日本国内において公然実施されたと認められないとしても，本件訂正発明２は，本件訂正発明１を引用し，これを「湾曲は連続的であり且つ線対称を示す」との構成により限定するものであるが，後記３(2)アに認定のとおり，この限定事項によっても発明が奏する作用，効果に変化はなく，その内容に照らしても，それは当業者が適宜選択できる単なる設計事項にすぎないと解されるから，本件訂正発明２に進歩性を認めることはできない。）。(6)　以上によれば，本件審決には本件訂正発明１，２の新規性に関する判断を誤った違法があり，その誤りは本件審決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。したがって，取消事由４は理由がある。
３　取消事由５（本件訂正発明１ないし４の進歩性に関する判断誤り）について(1)　本件訂正発明１，２が特許法２９条１項２号にいう「特許出願前に日本国内において公然実施された発明」に該当するというべきことは，前記２で説示したとおりである。
(2)　そこで，進んで，本件訂正発明３，４が進歩性を有するか否かについて検討する。
ア本件訂正発明１と本件訂正発明３とは，本件訂正発明１では，側溝躯体において，対向する側溝壁内面の上部に形成されるのが「上部傾斜面部」で，これに連続して下方に延設されるのが「湾曲面部」であり，また，側溝蓋において，上記「上部傾斜面部」に対し微小間隙を介して対峙されるのが「蓋上部傾斜面部」で，これに連続して下方に延設されて，上記「湾曲面部」に対し線接触しながら対峙されるのが「蓋湾曲面部」であるのに対し，本件訂正発明３では，側溝躯体において，対向する側溝壁内面の上部に形成されるのが「上部垂直面部」で，これに連続して下方に延設されるのが「傾斜面部」であり，また，側溝蓋において，上記「上部垂直面部」に対し微小間隙を介して対峙されるのが「蓋上部垂直面部」で，これに連続して下方に延設され，上記「傾斜面部」に対し線接触しながら対峙されるのが「蓋傾斜面部」である点において相違するだけであり，他の構成要件は一致している。
しかして，本件訂正発明３の上記相違点に係る構成は，刊行物２（甲４）に記載されているとおり，公知の技術事項であり，本件訂正発明１の「上部傾斜部」ないし「蓋上部傾斜部」や「湾曲面部」ないし「蓋湾曲面部」に代えて，「上部垂直面部」ないし「蓋上部垂直面部」や「傾斜面部」ないし「蓋傾斜面部」の構成を採用することは，当業者が必要に応じて適宜選択することができる程度のことであり，当業者において本件訂正発明３の上記相違点に係る構成を想到することは容易であると認められる。
また，本件訂正明細書（甲２０）には，本件訂正発明の効果として，「本第１乃至第４発明（注：本件訂正発明１ないし４）の各側溝構造によれば，まず，側溝蓋の４隅の線接触部分が確実に接触するので，クサビ効果を有するとともに４点支持のため，側溝蓋がガタガタすることがない。更に，側溝蓋に荷重が負荷されると，全ての接触予定線部分で線接触となるので，同様にクサビ効果により，がたつき音を発生しない。・・・」（段落【0025】）と記載されており，本件訂正発明１と本件訂正発明３とで作用，効果には差異がないとされている。したがって，本件訂正発明３に進歩性を認めることはできない。イ　本件訂正発明４は，本件訂正発明３を引用し，これを「湾曲は連続的であり且つ線対称を示す」との構成により限定するものであるが，上記ア認定の本件訂正明細書の段落【0025】の記載のとおり，この限定事項の付加によっても発明が奏する作用，効果に変化はなく，その内容に照らしても，それは当業者が適宜選択できる単なる設計事項にすぎないと解される。したがって，本件訂正発明４にも進歩性を認めることはできない。
ウ　したがって，本件訂正発明３，４に進歩性は認められない。(3)以上によれば，本件審決には本件訂正発明３，４の進歩性に関する判断を誤った違法があり，その誤りは本件審決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。したがって，取消事由５は理由がある。
４　以上の次第で，原告主張の取消事由４，５はいずれも理由があるから，その余の取消事由について判断するまでもなく，本件審決は違法として取消しを免れない。
よって，原告の請求は理由があるからこれを認容することとし，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所知的財産第１部
裁判長裁判官   　　　北　　山　　元　　章
裁判官　　　　　青　　栁　　　　　馨
裁判官　　      沖　　中　　康　　人


主　　　文
１　被告が平成９年１１月２６日付でした別表「年月」欄記載の各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知のうち，納付すべき税額が別表⑤欄記載の各金額を超える部分及び前記所得税の不納付加算税の各賦課決定のうち，納付すべき税額が別表⑥欄記載の各金額を超える部分を，いずれも取り消す。２　本件訴えのうち，被告が平成９年１１月２６日付でした各納税告知について，平成６年２月分は納付すべき税額１５万０９８６円，平成７年１２月分は納付すべき税額４１８円及び平成８年９月分は納付すべき税額１２万７１２３円をそれぞれ超える金額の取消しを求める部分，被告が同日付でした不納付加算税の各賦課決定について，平成６年２月分は納付すべき税額１万５０００円，同年９月分は納付すべき税額１万９０００円，平成７年１２月分は納付すべき税額０円及び平成８年９月分は納付すべき税額１万２０００円をそれぞれ超える金額の取消しを求める部分を，いずれも却下する。
３　訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
被告が平成９年１１月２６日付でした別表「年月」欄記載の各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知のうち，別表⑬欄記載の各金額の部分及び前記所得税の不納付加算税の各賦課決定のうち，別表⑭欄記載の金額の部分を，いずれも取り消す。
第２　事案の概要
本件は，原告が外国法人（所得税法２条１項７号）に対して支払った報酬が国内源泉所得（同法１６１条２号）であるのに，原告が所得税の源泉徴収及び納付（同法２１２条１項）をしなかったとして，平成９年１１月２６日付で被告が原告に対して納税告知及び不納付加算税の賦課決定をしたことに対し，原告が源泉徴収義務を争い，各処分のうち，当該外国法人への支払額に係る部分の取消しを求める事案である。
１　前提事実（当事者間に争いのない事実並びに証拠〔甲１，乙１ないし４〕及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
（１）　当事者等
原告は，法人税法２条１０号に規定する同族会社であり，商業登記簿上，海外芸能人招へいに関する業務，これに関連する芸能興行請負業務等を会社の目的としている。
原告は，フィリピン共和国（以下「フィリピン」という。）の国籍を有する者をバービートール（「ＢＡＬ　ＢＩＲＳ　ＴＯＯＲ」）というプロダクション（以下「本件フィリピンプロダクション」という。）を通じ，また，インドネシア共和国（以下「インドネシア」という。）の国籍を有する者をアリーナセル・アスリー（「ＡＬＩ　ＮＡＳＳＥＲ　ＡＳＲＹ」）というプロダクション（以下「本件インドネシアプロダクション」といい，「本件フィリピンプロダクション」と併せて「本件プロダクション」という。いずれも外国法人である。）を通じて本邦へ招へいし，複数の飲食店へ派遺する事業を営んでいる（以下，本件プロダクションを通じて原告が本邦へ招へいした外国人を「招へい外国人」という。）。原告と本件プロダクションとの間では，招へい外国人の招へいにつき，原告が本件プロダクションに対して手数料等の報酬を支払う旨の合意があった。
（２）　契約書
原告が招へい外国人を本邦に入国させる際にこれらの者との間で締結した英文の契約書（表題「ＣＯＮＴＲＡＣＴ　ＯＦ　ＡＧＲＥＥＭＥＮＴ」，以下「本件芸能契約書」という。）には，招へい外国人を興行を行う芸能タレント（「Ａｒｔｉｓｔ」）として原則９０日間雇用し，１か月当たり２０万円の報酬（給料）を支払う旨の契約内容の記載がある。
また，原告が招へい外国人の派遣先である飲食店（以下「本件飲食店」という。）との間で締結した請負契約書（以下「本件請負契約書」という。）には，原告が舞踊，歌唱等の興行を請負う旨の記載がある。
（３）　納税告知及び不納付加算税の賦課決定等
被告は，原告に対し，平成９年１１月２６日付で，原告から支払われた招へい外国人への報酬及び本件プロダクションヘの手数料等が国内源泉所得であるとして，別表「本件処分の額」（⑨，⑩）欄記載のとおり，各納税告知及び不納付加算税の各賦課決定をした（以下，これらの処分を単に「本件各処分」ということもある。）。なお，原告が支払った招へい外国人への報酬の額は，別表③欄の範囲で当事者間に争いがなく，原告が支払った本件プロダクションヘの手数料等（以下「本件手数料等」という。）の額は，別表⑦欄の範囲で当事者間に争いがない。原告は，本件各処分を不服として平成１０年１月２２日に異議申立てをしたところ，被告は，同年６月２４日付で申立てをいずれも棄却する異議決定をした。原告は，異議決定を経た後の本件各処分に不服があるとして，平成１０年７月２３日，国税不服審判所長に対して審査請求をした。審査請求は，平成１１年９月２１日付の裁決により棄却され，同年１０月８日付の裁決書謄本が原告に送達された。
（４）　本件飲食店に対する源泉徴収
被告は，招へい外国人の派遣先である本件飲食店に対し，本件飲食店が招へい外国人に支払ったドリンクバック（飲み物の注文に対するバック），指名バック，フードバック（おつまみの注文に対するバック）につき，所得税の徴収を行った。
２　争点
（１）　本案前の争点
本件各処分の内容及び原告が取消しを求める利益を有する範囲
（２）　本案の争点
ア　本件プロダクションが芸能人の役務の提供を主たる内容とする事業を行う者（所得税法１６１条２号，同法施行令２８２条１号）といえるか。イ　原告が本件プロダクションに支払った航空券代金及びコスチューム代金が芸能人の役務の提供に係る対価（所得税法１６１条２号，同法施行令２８２条１号）といえるか。
３　争点に関する当事者の主張
（１）　争点（１）（本案前の争点）について
ア　原告の主張


本来，源泉所得税についての納税告知は，これによって納税義務を発生あるいは確定させる形成的効果はないが，支払者が税務署長と税額についての意見を異にするときに税務署長の判断を争い，当該税額による徴収を防止することができるようにするという政策的な意図から，抗告訴訟の対象とされている。納税告知についての抗告訴訟の対象を直接的に税務署長が履行を求める額の範囲に限定することは，上記意図に反するものであり，徴収手続の前提たる納付義務の範囲，額について，その納税告知に表れた税務署長の意見すべてについて争うことができると解すべきである。
本件では，本件手数料等の支払について源泉徴収義務があることを前提に，各納期限における本件手数料等の額及びそれに対する源泉所得税の額が税務署長の意見として各納税告知に表れているから，原告は，各納期限における本件手数料等の支払額に係る源泉所得税の額全部について，本件訴訟で争い，取消しを求めることができるのであり，被告が主張するように却下される理由はない。
イ　被告の主張
（ア）　納税告知の同一性を画する基準
源泉所得税の納税義務は，所得の個々の支払により自動的に確定し，各支払ごとに複数の納税義務が発生する（国税通則法１５条２項２号。以下，国税通則法を単に「通則法」という。）。納税告知（同法３６条１項）は，既に発生した納税義務につきその履行を請求する徴収処分であり，その手続について同条２項は，「税務署長が，政令で定めるところにより，納付すべき税額，納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。」と定め，さらに，同法施行令４３条，同法施行規則５条１項に基づいて徴収実務において定められている書式においては，「納期等の区分」との表題の下に，「所得の種類」，「年月分」，「法定納期限」及び「本税」の額が記載事項とされているものの，支払を受ける者の氏名（名称）や支払年月日など，支払ごとに成立，確定する源泉所得税の納税義務を個々に識別するに足りる事項の記載は要求されていない。
したがって，通則法は，同一の法定納期限に服する複数の源泉所得税の納税義務が法定納期限までに履行されなかった場合，納税告知の対象となる納税義務を「納付すべき税額」，「納期限」及び「所得の種類」で限定した上，「年月分」（法定納期限）を同じくするものを一括して１個の納付義務として取り扱い，それ以外の納税義務との範囲を画しつつ，その徴収を行うこととしている。本件手数料等及び招へい外国人に対する報酬は，所得税法２１２条１項の規定により所得税の源泉徴収義務の存する「国内源泉所得」に該当し，所得の種類が同一なので，同一の法定納期限における本件手数料等及び招へい外国人に対する報酬に係る各源泉所得税額を合算し，既に納付済みの「招へい外国人に対する報酬」に係る各源泉所得税額を差し引いて，各法定納期限ごとの金額を算定すべきである。
（イ）　存在しない処分の取消しを求める部分
原告は，別表⑬欄及び⑭欄記載の金額について各処分の取消しを求めているが，本件各係争月分のうち，平成６年２月分，同７年１２月分及び同８年９月分の各納税告知及び各賦課決定の額は，別表⑨欄及び⑩欄記載の各金額であるから，これらの各金額を超える部分の取消請求は，そもそも存在しない処分の取消しを求めるもので，いずれも不適法である。
（ウ）　納税義務について争いのない部分の取消しを求める部分原告は，招へい外国人への報酬支給額につき，別表③欄記載の金額の範囲で認めている。
そうすると，平成６年９月分の賦課決定の額について当事者間に争いがある部分は，同処分の金額である３万円（別表⑩の平成６年９月の欄）から，原告が納税義務を争わない納付すべき税額１万１０００円（別表⑥の平成６年９月の欄）を差し引いた１万９０００円（別表⑫の平成６年９月の欄）の部分となる。しかるに，原告は，平成６年９月分の賦課決定につき，納付すべき税額２万７０００円（別表１⑭の平成６年９月の欄）の取消しを求めており，１万９０００円を超える部分の金額の取消請求は，訴えの利益の存しない不適法なものである。（２）　争点（２）ア（本件プロダクションが芸能人の役務の提供を主たる内容とする事業を行う者といえるか。）について
ア　被告の主張
（ア）　原告及び本件プロダクションの業務内容等についてａ　原告と本件プロダクションとの間では，外国人の招へいに関し，原告が本件プロダクションに手数料等を円貨又は外貨を送金して支払う旨の合意がなされている。原告は，本件プロダクションが集めた外国人に現地で面接するなどして本邦に招へいし，本件飲食店に派遣する者を選別，決定する。そして，原告は，本件プロダクション及び招へい外国人との間で，招へいに係る手数料額等及び芸能人としての報酬額の交渉を行い，招へい外国人ごとに手数料額等及び芸能人としての月額報酬額が決定される。
ｂ　原告は，本邦へ招へいする外国人を「ＡＲＴＩＳＴ」（芸能人）として雇用し，また，出演店から芸能人の舞踏，歌唱及び演奏等を内容とする興行の依頼を受け，招へい外国人を芸能人として各出演店に派遣することを内容とする契約書を交わした上で，外国人の招へい機関として，在留資格認定証明書の申請を代理して行い，審査基準を満たして交付された同証明書を本件プロダクションに送付する。本邦への入国審査においては，外国人芸能人，招へい機関及び出演先の業務内容等を資料によって把握し，適正な興行活動が行われるか否かの審査がなされた上で，在留資格認定証明書が交付される。
また，フィリピン及びインドネシアにおいては，同国の国籍を有する者が芸能人として出国して外国で興行活動をするには，芸能人であるという政府の公認や許可が必要であるから，本件招へい外国人は同国で公認された芸能人である。本件プロダクションは，公認された芸能人を本邦へ出国させ興行活動を行わせる興行プロダクション又は政府機関に登録された興行プロモーターである。ｃ　招へい外国人が本邦へ入国すると，原告は，本件請負契約書に基づいて招へい外国人を各出演店に派遣し，各出演店からその対価としての金員の支払を受け，招へい外国人に対して本邦における役務提供の報酬を支払う。各出演店は，招へい外国人に対し，フィリピン国籍の者については１日当たり５００円，インドネシア国籍の者については１日当たり１０００円のフードアランス（副食費）とともにドリンクバック（飲み物の注文に対するバック），フードバック（おつまみの注文に対するバック）等の各種バックを支払うなど，招へい外国人の本邦における滞在費を負担する。


そして，原告は，本件プロダクションに対し，招へい外国人を芸能人として本国から出国させ，本邦へ入国させるという役務の提供に係る対価として本件手数料等を支払っていた。すなわち，本件プロダクションは，日本国内において芸能人の人的役務の提供を主たる内容とする事業を行っており，かつ，本件プロダクションに支払われた対価である本件手数料等は，当該人的役務の提供に係る対価である。なお，原告は，各出演店から本件請負契約に係る対価の支払を受ける際に芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金として源泉徴収された所得税（所得税法２１２条３項，同法１７４条１０号及び同法施行令２９８条９項参照）について，原告の法人税額から当該源泉徴収された所得税の額を控除している。
（イ）　勤務実態がホステスであったとの原告主張についてａ　原告及び本件プロダクションが手続を行って外国人を招へいしており，本件プロダクションによる所定の手続を経ることなくフィリピン及びインドネシアの各外国人が芸能人として本邦へ入国できない。また，招へい外国人が派遣された出演店では，現にショーなどを行わせることも予定しており，出演店が招へい外国人に対してショーを希望するか否かは，派遣時まで不明であるから，招へい外国人は，少なくともショーを要請された場合には実行する能力を備えた芸能人である必要があった。
そうすると，仮に，本邦における招へい外国人の勤務実態がホステスであるとの事実があったとしても，あくまで本件プロダクションは本邦で芸能活動を行わせるため，名実ともに芸能人である招へい外国人を出国させたのであり，原告ないしは出演店において，興行の在留資格で本邦へ入国した芸能人を，入国後にホステスとして勤務させただけである。
したがって，勤務実態がホステスであっても，本件プロダクションの行う芸能人の派遣に係る事業が日本国内において芸能人の人的役務の提供を主たる内容とする事業に当たること，本件プロダクションが原告に対して行った招へい外国人に芸能活動を行わせるために芸能人として派遣するという人的役務の提供がなされたことが何ら否定されるものではない。
ｂ　原告は，被告がホステスと芸能人を使い分けて課税していると主張するが，被告は，出演店には，招へい外国人のホステスとしての役務提供に対する報酬の支払の事実に基づき，出演店が招へい外国人に支払うドリンクバック，指名バック及びフードバックについて所得税の源泉徴収義務を課しており，原告には，本件プロダクションが原告に対する招へい外国人を芸能活動に従事させるために芸能人として派遣するという人的役務の提供に係る手数料等の支払の事実に基づいて同徴収義務を課したもので，それぞれの役務提供の内容に基づいて課税したものであり，何ら論理が矛盾するものではない。
（ウ）　本件各納税告知及び各賦課決定の適法性
したがって，原告には本件プロダクションに対し所得税法１６１条２号に規定する国内源泉所得（以下「２号所得」という。）の支払をする者として同法２１２条により所得税の源泉徴収義務があり，本件手数料等について所得税を源泉徴収した上でこれを納付しなければならない。そして，被告が本訴において主張する原告の納付すべき本件各係争月分の源泉所得税額は別表⑲欄記載のとおりであるところ，同金額は，本件各納税告知による源泉所得税額（別表⑨欄記載の金額）をいずれも上回るものであるから，本件各納税告知は適法である。そして，原告が本件各納税告知に係る源泉所得税額を法定納期限までに納付しなかったことについて，通則法６７条１項に規定する正当な理由は存しないから，被告は，本件各納税告知に係る本件各係争月分の源泉所得税の額（通則法１１８条３項の規定により１万円未満の金額を切り捨てた金額）を基礎として，通則法６７条１項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて不納付加算税の額を計算し，不納付加算税の賦課決定を行ったものであり，本件各賦課決定は適法である。
イ　原告の主張
（ア）　外国人らの招へい目的及び日本国内での勤務実態招へい外国人は，もともと日本国内の本件飲食店で主にホステスとして稼働することを目的として招へいされた。原告が本件プロダクションに芸能タレントのオーディションを依頼した事実はなく，原告が長年の間に信頼関係を築いた十数か所の地方のタレントマネージャーが人材を選別し，それにより紹介する者の中から招へいする者をピックアップしている。採用に当たっては芸能についての資質はチェックしておらず，ホステスとしての接客のしかた，話し方，容姿で決定しており，オーディションに応募してくる外国人もホステスとして派遣されることを十分承知している。本件プロダクションは，これらの実態を知りながら，派遣の適法要件を満たすため，名義上の関与をしているだけである。
本件プロダクションが公認された芸能人を本邦に出国させ，興行活動を行わせる興行プロダクション又は政府機関に登録された興行プロモーターであるとしても，本件の派遣については，出入国の適法要件を満たすために，形式的に関与をしているだけであるから，実質が芸能活動を目的として派遣したことにはならない。本件手数料の実質は，手数料というより名義借り料に近いものである。
（イ）　契約書
現在の出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」という。）では外国人をホステスとして入国させることができないから，招へい外国人については，やむを得ず公演活動を目的とした舞踊，歌唱等を行う芸能人として入国管理局に対して在留資格認定証明書の交付を申請していた。原告が招へい外国人を入国させる際にこれらの者と締結した本件芸能契約書が芸能タレントに関する契約内容になっているのは，ホステスである招へい外国人を本邦に入国させるための便法である。また，原告が本件飲食店と締結した本件請負契約書には，原告が舞踊，歌唱等の興業を請負う旨が定められているが，本件請負契約書もホステスを入国，在留させるための便法として作成したものにすぎない。
なお，被告は，本件飲食店に対し，ホステスとしての実態に基づき，出演店が招へい外国人に支払うドリンクバック，指名バック，フードバックについて源泉徴収を求めており，出演店は源泉所得税を納付している。しかしながら，被告は，原告に対しては，招へい外国人は芸能人であるとして納税告知を行っており，論理が矛盾している。
（ウ）　源泉徴収義務
源泉徴収義務の有無は，その実質を認定し，それを前提に判断するべきであり，書類の記載など形式だけで判断するべきではない。そして，招へい外国人の本件飲食店での仕事はクラブ等の飲食店でのホステスであり，芸能人としての活動は全く行っていないから，招へい外国人は，所得税法施行令２８２条１号に規定する「その他の芸能人」には該当しない。
したがって，原告には，本件手数料等についての源泉徴収義務はなく，各納税告知は取り消すべきである。そして，これに伴い不納付加算税の各賦課決定も取り消すべきである。
（３）　争点（２）イ（原告が本件プロダクションに支払った航空券代金及びコスチューム代金が芸能人の役務の提供に係る対価といえるか。）について


ア　被告の主張
（ア）　所得税法１６１条２号に規定する「当該人的役務の提供に係る対価」には，当該対価として支払われるものに限らず，他の名目によって支払われるものも，これらの対価としての性質を有する限り含まれる。そうすると，対価の支払者が，その役務の提供者に対して航空代金及びコスチューム代金等として支払う金銭も，それがいったんその役務の提供者に帰属した上で，その役務の提供者によって当該役務を提供するにあたっての芸能人の航空代金及びコスチューム代金等の支払に充てられるのであるから，対価支払の段階では，その役務の提供者の収入金額となり，その役務の提供者による支払の段階でその者の必要経費となることとなり，同支払は「当該人的役務の提供に係る対価」に該当するということができる。
（イ）　これを本件についてみると，本件手数料等は，個々の支払先あるいは招へい外国人に個別に送金していたわけではなく，全部まとめて本件プロダクションの口座に送金されていた。また，原告と本件プロダクションとの間で実際に掛かった金額と原告が支払った金額との差額を精算していなかったし，実際に支出があったか否かの確認すら行っていない。また，平成５年以前から平成８年１１月に至るまで，航空代金をはじめ，本件フィリピンプロダクションへの実費支払額の各内訳金額に何ら変動がないことに加え，本件インドネシアプロダクションへの実費支払額の明細に，パスポート所持者には支払が不要であるパスポート費用（１万５０００円）が一律に含まれていることなどからすれば，原告の主張する実費支払額の各内訳は，招へい外国人を本国から出国させ，本邦へ入国させるに際し，実際に要した費用を根拠に算出されたものとは到底いえない。
そうすると，本件手数料等のうち，本件プロダクションに対して支払われる招へい外国人の航空代金及びコスチューム代金等も，本件プロダクションが招へい外国人を芸能人として本国を出国させ，本邦へ入国させたという役務の提供に係る対価の支払の一部にすぎないことが明らかである。
イ　原告の主張
（ア）　仮に，本件手数料等が２号所得に該当するとしても，本件手数料等のうち航空券代金及びコスチューム代金等は，実費弁償的なもの（立替えによる求償関係の清算）あるいは購入代金としての預託金的な実質を有するものであり，「当該人的役務の提供に係る対価」には該当しないから源泉徴収の対象とならない。したがって，本件手数料等のうち，航空券代金及びコスチューム代金に係る部分の各納税告知及び各賦課決定は取り消すべきである。
（イ）　招へい外国人１人当たりの実費は，別紙「実費支払明細」記載のとおりである。各係争月において，原告が招へいしたホステスの人数は，別紙「実費支払等一覧表」の入国者数欄記載のとおりであり（「比」欄がフィリピンからの招へい人数，「印」欄がインドネシアからの招へい人数），各月の実費支払分の金額は，同別紙「実費支払分」欄記載のとおりである。
第３　争点に対する判断
１　争点（１）（本案前の争点）について
ア　源泉徴収による所得税についての支払者の納税義務は，所得の支払の時に成立し，成立と同時に特別の手続を要せず，所得の額と法令の定める税率等から，支払者が徴収，納付すべき税額が法律上当然に確定するものとされている（通則法１５条）。それが法定の納期限までに納付されないときは，税務署長は支払者に対し，当該所得の支払と同時に確定した税額を示して納税の告知をする（通則法３６条１項）。そして，納税告知は，既に発生した納税義務につき納期限を指定してその履行を請求する徴収処分であり，源泉徴収による所得税についての納税の告知は，確定した税額についての税務署長の意見が初めて公にされるものであるから，支払者がこれと意見を異にするときは，当該税額による所得税の徴収を防止するため，抗告訴訟で争うことができると解される。
納税告知の手続について通則法３６条２項は，「税務署長が，政令で定めるところにより，納付すべき税額，納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。」と定め，さらに，同法施行令４３条，同法施行規則５条１項に基づいて徴収実務において定められている書式（乙１９）においては，「納期等の区分」との表題の下に，「所得の種類」，「年月分」，「法定納期限」及び「本税」の額が記載事項とされている。
イ　本件訴訟では，原告が支払った招へい外国人（非居住者）への報酬（所得税法１６１条８号の所得〔以下「８号所得」という。〕に該当する。）と本件プロダクション（外国法人）への手数料等という別個の内容，性質を有する金員のうち，本件プロダクションへの手数料等が２号所得に該当するかが争点となっているが，本件手数料等が２号所得に該当するとすれば，原告は，所得税法２１２条１項により，招へい外国人への報酬と同じ国内源泉所得として，支払の際，所得税を徴収し，その翌月１０日までに国に納付する義務を負うことになる。そして，納税告知書においては，支払を受ける者（受給者）の個別の氏名（名称）や個別の支払年月日など，支払ごとに成立，確定する源泉所得税の納税義務を個々に識別するに足りる事項の記載は要求されていないから，通則法は，同一の法定納期限の複数の源泉所得税の納税義務が法定納期限までに履行されなかった場合，納税義務を「納付すべき税額」，「納期限」及び「所得の種類」で限定した上，「年月分」（法定納期限）を同じくするものを一括して１個の納税告知を行い，それ以外の納税義務についての納税告知との範囲を画していると解される。そうすると，本件手数料等及び招へい外国人に対する報酬は，共に所得税法２１２条１項の規定により所得税の源泉徴収義務の存する国内源泉所得に該当し，所得の種類が同一なので，納税告知の処分としての同一性は，同一の法定納期限における本件手数料等及び招へい外国人に対する報酬に係る各源泉所得税額を合算し，既に納付済みの「招へい外国人に対する報酬」に係る各源泉所得税額を差し引いた各法定納期限ごと（１か月ごと）の金額によって画されるものと解される。ウ　以上のような観点から本件の各納税告知をみると，本件各係争月分のうち，平成６年２月分，同７年１２月分及び同８年９月分の各納税告知及び各賦課決定の額（納付すべき税額）は，別表⑨欄及び⑩欄記載の各金額である。これに対し，原告は，別表⑬欄及び⑭欄記載の金額について各処分の取消しを求めているが，原告の本件訴えのうち，各月において，別表⑨欄及び⑩欄記載の各金額を超える金額の取消しを求める部分は，そもそも存在しない（したがって，異議申立て及び審査請求を経ていない。）処分の取消しを求めるもので，いずれも不適法なものとして却下するべきである。


さらに，原告は，招へい外国人への報酬支給額につき，別表③欄記載の金額の範囲で認めており，招へい外国人への報酬が８号所得として源泉徴収義務の対象となることについては本件で争いがない。そうすると，平成６年９月分の賦課決定の額について当事者間に争いがある部分は，同処分の金額である３万円（別表⑩の平成６年９月の欄）から，原告が納税義務を争わない納付すべき税額１万１０００円（別表⑥の平成６年９月の欄）を差し引いた１万９０００円（別表⑫の平成６年９月の欄）の部分となる。しかるに，原告は，平成６年９月分の賦課決定につき，納付すべき税額２万７０００円（別表⑭の平成６年９月の欄）の取消しを求めており，本件訴えのうち，平成６年９月分の賦課決定のうち１万９０００円を超える金額の取消しを求める部分は，訴えの利益の存しない不適法なものとして却下するべきである。
エ　原告は，徴収手続の前提たる納付義務の範囲，額について，その納税告知に表れた税務署長の意見すべてについて争うことができると解すべきであるとして，本件手数料等の金額の範囲で本件各納税告知及び不納付加算税の各賦課決定の取消しを求めている。請求の趣旨から必ずしも明確ではないが，原告が，被告の主張するように各納税告知の内容を捉えると，原告が不服を有する納税義務の範囲（納付すべき税額）を抗告訴訟で争えなくなり，原告に不利益となるかのような主張をしていることからすると，原告は，本件の各月における納税告知を，２号所得についてのものと８号所得についてのものとで別個のものと捉えているようにも解される。確かに，２号所得及び８号所得についての納税告知を同一のものと解した上で，原告が既に納付した８号所得に係る所得税を控除した金額の納税告知をした場合，訴訟物レベルでは原告が納税義務を争う範囲（不服を有する金額）が取消しを求める納税告知の金額として現れないこともある。例えば，本件の平成６年２月分についてみると，原告が当初納付した８号所得（招へい外国人への報酬）に係る所得税は，被告が認定した８号所得を基に算定した所得税より額が大きく，過納付となっていたため，被告は，２号所得に該当すると考えた本件手数料等にかかる所得税から，その過納付額を差し引いて納税告知をしているため，納税告知に現れた納付すべき金額は，原告が不服を有している本件手数料等のみを取り出して税率を掛けた場合の税額よりも少ないものとなっている。
しかし，納税義務の範囲についての税務署長と原告とで意見が異なる場合，原告は，攻撃防御のレベルにおいて処分理由との関係における税額の適否を争うことができるし，納税告知によっては税額についての公定力が生じるわけではなく，過大に納付した所得税については過誤納金の還付請求をすることができるのであるから（通則法７４条１項），納税告知の同一性をどのように画するかという問題（この問題をどのように考えるかによって請求の趣旨における納税告知の特定のしかたが異なることになる。）と，税務署長の意見について不服がある部分について抗告訴訟で争うことができるかとは直接の関係はないというべきである。すなわち，例えば，平成６年２月分についてみると，原告は，納税告知の取消しを求めると同時に，過大に納付した８号所得に係る所得税については，過誤納金の還付請求をすることができるのである。
したがって，招へい外国人への報酬（８号所得）及び本件手数料等の支払について，各支払月ごとに合わせて１個の納税告知となると解しても，何ら原告の利益を不当に害することにはならない。
２　争点（２）ア（本件プロダクションが芸能人の役務の提供を主たる内容とする事業を行う者といえるか。）について
（１）　証拠（甲２ないし１３，乙１２，１３，証人Ｐ１，同Ｐ２）及び弁論の全趣旨に前提事実を総合すると，次の事実が認められる。ア　原告は，平成６年ころから平成８年ころにかけて，本件プロダクションと提携し，フィリピン国籍を有する女性を本件フィリピンプロダクションを通じ，また，インドネシア国籍を有する女性を本件インドネシアプロダクションを通じて本邦へ招へいし，ホステスとして勤務する旨の雇用契約を締結し，原告との間で派遣契約を締結していた複数の飲食店へ招へい外国人をホステスとして派遣する事業を営んでいた。原告と本件プロダクションとの間では，招へい外国人の招へいにつき，原告が本件プロダクションに対して手数料等の報酬を，本件フィリピンプロダクションに対してはドルで，本件インドネシアプロダクションに対しては円で支払う旨の合意があった。
イ　フィリピン及びインドネシアでは，日本国内で飲食店のホステスとして稼働する女性を集めるブローカーがおり，原告は，ブローカーが集めた女性を本件プロダクションを通じてホステスとして採用し，報酬の月額を合意した上で本邦へ招へいしていた。原告は，ホステスの採用に当たっては，女性に面接をしないことが多く，面接をする場合でも，舞踏や歌唱等の芸能についての資質は審査しておらず，主として容姿のみで採否を決定していた。報酬の額は，舞踏や歌唱をするかどうかに無関係に決められていた。また，オーディションに応募してくる外国人の女性も，採用された場合，日本国内の飲食店にホステスとして派遣されることを承知していた。
ウ　フィリピン及びインドネシアにおいては，同国の国籍を有する者が芸能人として出国して外国で興行活動をするには，芸能人であるという政府の公認や許可が必要であり，招へい外国人は同国で芸能人として公認されて本国を出国していた。本件プロダクションは，本国で公認された芸能人を本邦へ出国させ興行活動を行わせる興行プロダクション又は政府機関に登録された興行プロモーターであり，芸能人も扱っていたが，少なくとも原告との関係では，原告の依頼により，日本国内の飲食店で接客することを本業とするホステスとして勤務する目的の女性を集めて本国を出国させることを行っていた。招へい外国人は，名目上は芸能人なので，ショーのためのコスチュームを持って本国を出国し，本邦へ入国していた。フィリピン及びインドネシアでは，出国前に政府による芸能のテストがあるため，舞踏や歌唱の訓練費用や，受験費用が必要であり，原告が本件手数料等の一部として本件プロダクションに支払っていた。
エ　原告は，招へい外国人の本邦での在留資格認定証明書の交付申請事務を代理で行い，交付された証明書を本件プロダクションに送付していた。入管法上，ホステスとしての在留資格が認められていないため，その規制を潜脱するため，原告は，申請に際して入国管理局に提出する書類上，招へい外国人が芸能人であるとしていた（本件芸能契約書及び本件請負契約書は，在留資格認定証明書交付申請に用いられた。）。


平成１５年(ネ)第６５３号　特許権侵害差止等請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成１２年(ワ)第２００２９号）
口頭弁論終結日　平成１５年７月２８日
判　　　　決
控訴人　         　　　ジューキ株式会社
同訴訟代理人弁護士　　三　木　　　茂
同                      吉　田　正　夫
同　　　　　　　　　　　椙　山　敬　士
同　　　　　　　　      今　井　鉄　男
被控訴人　              セイコーエプソン株式会社
同訴訟代理人弁護士　　　飯　田　秀　郷
同　　　　　　　　　　　栗　宇　一　樹
同　　　　　　　　　　　早稲本　和　徳
同　　　　　　　　　　　七　字　賢　彦
同　　　　　　　　　　　鈴　木　英　之
同                      隈　部　泰　正
同　　　　　　　　      大　友　良　浩
主　　　　文
１　本件控訴を棄却する。
２　控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　控訴人
(1)　原判決を取り消す。
(2)　被控訴人は，原判決別紙物件目録２及び４記載の製品を製造し，販売し，又は販売のために展示してはならない。
(3)　被控訴人は，その占有する前項の製品及びその半製品を廃棄せよ。(4)　被控訴人は，控訴人に対して，３４億０５８０万円及び内金５億円に対する平成１２年１０月１３日から支払済みまで，内金２９億０５８０万円に対する平成１４年２月２３日から支払済みまで，各年５分の割合による金員を支払え。(5)　訴訟費用は第１，２審とも被控訴人の負担とする。
(6)　仮執行の宣言
２　被控訴人
主文と同旨
第２　事案の概要
１本件は，多色印字装置に関する特許権を有する控訴人が，多色印字装置を製造，販売する被控訴人の行為は控訴人の上記特許権を侵害するとして，同製品の製造，販売等の差止めと損害金の支払等を求めた事案である。原判決は，被控訴人の製造，販売する多色印字装置は，控訴人の上記特許権の技術範囲に属せず，被控訴人の上記製造，販売行為は，同特許権を侵害するものではないとして，控訴人の請求を棄却した。
控訴人は，原判決を不服として本件控訴を提起した。
２　争いのない事実等は，原判決「事実及び理由」欄の第２「事案の概要」１に記載のとおりであるから，これを引用する。
３争点
(1)　被控訴人製品の構成は，どのようなものか。
(2)　被控訴人製品は，本件発明の構成要件（Ａ，Ｆ，Ｇ，Ｈ）を充足するか。(3)被控訴人製品の構成と本件発明の構成要件Ｈの文言が異なるとした場合，被控訴人製品は本件発明と均等といえるか。
(4)　本件特許権に基づく権利行使は，権利の濫用に当たるか。(5)　損害額はいくらか。
４　争点に関する当事者の主張は，次のとおり補正，付加するほか，原判決「事実及び理由」欄の第２「事案の概要」３に記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)　原判決４頁５行目，同１７行目，同５頁１５行目から１６行目にかけての各「原告の主張」をいずれも「原告主張」と，同４頁８行目，同１３行目の各「被告の主張」をいずれも「被告主張」とそれぞれ改める。(2)　同５頁７行目冒頭から同２３行目末尾までを次のとおり改める。「ア(ア)　本件発明において「カラム」とは縦列を意味し，「カラム数」はカラム（縦列）を数えたものである。ドット式プリンタの場合には，ドット単位の数が「カラム数」に当たるから，構成要件Ｆの「印字色別に１印字行分のカラム数を計数する」とは，印刷基準位置（キャリッジ原点。用紙上の所定の行頭位置をいう。以下同じ。）から右端位置（昀大右端ドット位置）までのドット数を計数することを意味する。また，構成要件Ｆにおいては，印字色データをどこから格納するかということは問題とはならない。構成要件Ｆの「前記格納手段に格納された印字色データ」とは，用紙への印刷と対応関係のある「格納され展開された印字色データ」をいうものであり，したがって，これを左側がヌルカット処理されていないものに限られるとする理由はなく，ホストコンピュータでヌルカット処理されたデータが格納される場合でも，ヌルカット処理された部分には上記格納手段のデフォルト状態で存在したヌルデータが存在するから，イメージバッファメモリにおいてヌルカット処理されたデータも含め印刷基準位置から各色の昀右端位置までのカラム数を計数することは可能である。
被控訴人製品は，イメージバッファメモリに格納された１印字行分のビットイメージデータ（本件発明における印字色データに相当する。以下同じ。）から，原判決別紙各「被告構成についての主張」の各「原告主張」欄記載のｆ１ないしｆ６の処理をすることにより，各印字色毎に印刷基準位置（キャリッジ原点）から昀右端位置（昀右端のオンドットデータの位置）までのドット数を計数する手段を備えている。このことは，被控訴人製品において，各色の昀大右端ドット位置が次の計数処理によって求められることを被控訴人が自認していることからも明らかである。
（（印字終了番地＋１）－バッファ基準位置）／２０Ｈ×１０Ｈ－２
Ｈ－５００Ｈ


したがって，被控訴人製品は，構成要件Ｆを充足する。(イ)　また，被控訴人製品３においては，ホストコンピュータから「左右のヌルデータを含めた全幅のビットイメージデータ」がプリンタへ転送される。プリンタのイメージバッファメモリには，印字基準点番地（印刷基準アドレス）から「左右のヌルデータを含めた全幅のビットイメージデータ」が格納される。被控訴人製品３の場合，ホストコンピュータにおいては，他の被控訴人製品のような左側のヌルカット処理及び右側のヌルカット処理を行わず，各色とも左右のヌルデータを含めて全幅のビットイメージデータが１ラインごとにイメージ転送コマンドによりプリンタへと転送される。すなわち，ホストコンピュータからプリンタに対し，各色の印字色データはフル桁で送られてきて，プリンタのイメージバッファメモリに０か１の情報として印字基準点番地（印刷基準アドレス）から全幅に対応するバッファメモリの昀も右まで格納される。そして，被控訴人製品３においては，印刷基準アドレス（印字基準点番地）から全幅に対応するバイト数だけ進んだアドレス（イメージバッファメモリの昀も右端）から１カラムずつカウントダウンして数えて印字終了番地（印刷終了アドレス，実印字データが存在する昀も右端）を見つける。すなわち，被控訴人製品３においては，昀大７本の縦列（７バイト）間に限らず，印刷基準アドレス（印字基準点番地）から全幅に対応するバイト数だけ進んだアドレスから計数を開始して，実印字データの右端（印字終了番地）が見つかるまでカウントダウンを行うのであり，到底微調整などという処理ではない。
したがって，仮に被控訴人製品１，２及び４が構成要件Ｆを充足しないとしても，被控訴人製品３が構成要件Ｆを充足することは疑いの余地がない。」
(3)　同７頁１８行目，同２３行目の各「被告製品においては，」をいずれも「被控訴人製品１，２及び４においては，」と改め，同８頁３行目冒頭から同５行目末尾までを次のとおり改める。
「一方，被控訴人製品３の場合，ホストコンピュータにおいては，他の被控訴人製品のような左側のヌルカット処理及び右側のヌルカット処理を行わず，各色とも左右のヌルデータを含めて全幅のビットイメージデータが１ラインごとにイメージ転送コマンドによりプリンタへと転送される。そして，この送信データがそのままイメージバッファメモリに格納されるのである。
構成要件Ｆは，「前記格納手段に格納された印字色データから印字色別に１印字行分のカラム数を計数するカラム計数手段と」と規定しているから，１印字行分のカラム数を計数する対象は，前記格納手段に格納された「印字色データ」である。
被控訴人製品３において，イメージバッファメモリに格納される印字色データは，このように全幅のビットイメージデータであるから，各色ともそのデータ長は同一である。したがって，本件発明のようにこのデータ長を計数しても何の役にも立たない。なお，このデータ長が本件発明の構成要件Ｆが規定する各色のカラム数に相当する。
因みに，被控訴人製品３の各色の昀大右端バイトアドレスは，全幅データの右端の昀下端バイトアドレス（印刷可能な昀右端位置を示すバイトアドレス）であり，被控訴人製品１，２及び４において，水平開始位置データ（データ格納開始番地）に水平方向の幅データを加算することにより得られる各色の昀大右端アドレスに相当する。しかして，被控訴人製品３において，このような各色の昀大右端アドレスを取得することは，いかなる意味においても本件発明の「計数」に該当しない。
したがって，被控訴人製品は，構成要件Ｆの「前記格納手段に格納された印字色データ」を対象にしてカラム数を計数するものでないから，構成要件Ｆを充足しない。」
(4)　同１３頁２３行目末尾の次に改行の上，次のとおり加える。「また，被控訴人製品は，定期的（１０～１２秒に１回程度）にホーム位置へ戻り，印刷基準位置（キャリッジ原点）から全色の昀右端位置（昀大ドット数位置）間での移動を含む制御を行っている。すなわち，仮に，構成要件Ｈを印字ヘッドが印刷基準位置（キャリッジ原点）から主走査方向に全色の昀右端位置まで連続して移動することを意味すると解した場合でも，被控訴人製品も，本件発明の実施例における印字ヘッドの動き方同様，印刷基準位置（キャリッジ原点）から全色の昀右端位置（昀大ドット数位置）まで移動する印字ヘッドの制御を行っている。」(5)　同１８頁３行目末尾の次に改行の上，次のとおり加える。「印刷中にキャリッジが定期的にホーム位置に戻ることはある。このホーム位置でインクジェットヘッドを良好に保つため，少量のインクを吐き出してスポンジに吸い取り，目詰まりを防止する。
さて，このようにホーム位置に戻ったキャリッジは，次の印刷を開始すると，全色の昀左端位置をめがけて加速を開始し，全色の昀左端位置に達すると，そのタイミングでノズル列からインクが吐き出されて用紙に印刷していくのである。控訴人は，このときあたかも印刷基準位置でいったん停止するかの如き主張をするが，そのようなことはない。したがって，このホーム位置からの印刷の時は，ホーム位置から全色の昀右端位置までキャリッジは連続移動し，「昀大カラム数」や「全色の昀左端位置から全色の昀右端位置までの距離」とは全く関係のない距離を移動するのであって，控訴人が主張するように，「印刷基準位置（キャリッジ原点）から全色の昀右端位置（昀大ドット数位置）まで」，昀大カラム数分連続移動していない。
なお，控訴人は，被控訴人製品の例外的動作をことさらに取り上げて構成要件充足性を主張するが，かかる主張はそもそも原判決で「除外して考える」とした様々な挙動と同列に取り扱われるべきものである。被控訴人は，被控訴人製品においては，①キャリッジの加速域・減速域が存すること，②仮想ブラックノズル列により制御が存在するための演算により全色の昀左端・昀右端の各位置が求められること，③オンドットデータが計数の対象であるとの控訴人の主張を仮に前提とするとしても，そのヌルカット処理は１バイト（＝８ビット）単位であるから，昀大７ビットのヌルデータが存在することになることなどを明らかにしてきたものである。こうしたことと同視されるべき例外的事象であるキャリッジの例外的なホーム位置への帰還を主張するのは，そもそも不適当である。」(6)　同１９頁８行目末尾の次に改行の上，次のとおり加える。「(6)　被控訴人製品の構成と本件発明の構成要件Ｈの文言が異なるとした場合，被控訴人製品は本件発明と均等といえるか（争点３）。
（控訴人の主張）
仮に，被控訴人製品の構成と構成要件Ｈの文言が異なるとしても，次のとおり，被控訴人製品は本件発明と均等である。
ア　特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存
する　　　　　　場合であっても，
(ア)　上記部分が特許発明の本質的部分ではなく，


(イ)　上記部分を対象製品等におけるものと置き換えても，特許発明の目的を達することができ，同一の作用効果を奏するものであって，(ウ)　上記のように置き換えることに，当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）が対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり，(エ)　対象製品等が，特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから上記出願時に容易に推考できたものではなく，かつ，(オ)　対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは，上記対象製品等は，特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして，なお特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である（昀判平成１０年２月２４日民集５２巻１号１１３頁）。
イ　構成要件Ｈの，印字ヘッドを「印刷基準位置（キャリッジ原点）から・・・昀右端位置まで連続して移動させること」と被控訴人製品の「全色の昀左端位置から全色の昀右端位置まで移動する」こととが異なるとした場合について，この部分につき均等の要件の有無を検討する。
ウ　上記ア(ア)の本質的部分について
(ア)　解決手段における特徴的原理（本質的部分）
本件発明では，１印字行において，全色の印字データを印字するのに，格納手段に格納された印字色データから印字色別に１印字行分のカラム数をカラム計数手段により計数し，計数したカラム数のうち昀大カラム数を昀大カラム数取得手段により求め，求めた昀大カラム数分の位置（昀右端位置）まで，移動手段により印字ヘッドを主走査方向に連続移動させた後，リターンするように制御手段により制御し，１印字行の長さが一定でない場合であっても，色が欠けることなく多色印字を行えるようにするという効果を生じさせることが技術的思想の中核をなす特徴的な原理である。
(イ)　異なる部分が本質的部分でないこと
印字ヘッドが昀右端位置でリターンすることは本件明細書の特許請求の範囲と被控訴人製品とで異ならず，この右端の処理において両者は同一の効果を達成している。被控訴人製品と異なる本件発明の構成は，印字ヘッドをキャリッジ原点から移動させる部分にあるが，本件発明の技術的特徴は右端位置の処理にあるのであり，この部分は本件発明の本質的部分ではない。しかも，被控訴人製品は，本件発明の技術思想であるＦ，Ｇの手段を重畳的に昀左端位置の求め方にも利用した結果として，構成要件Ｈに関し，ミラー的利用・重複的利用に随伴する必然的な差異を発生させているにすぎない。
したがって，被控訴人製品は本件発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理によるものであるから，被控訴人製品と異なるとされる上記イ記載の部分は本件発明の本質的部分に係るものではない。
エ　上記ア(イ)の置換可能性について
印字ヘッドの移動開始位置を印刷基準位置（キャリッジ原点）（０）から昀左端位置（Ｙ）に置き換えても，移動量をＹ分だけ少なくしさえすれば昀右端位置まで移動するので，本件発明の目的を達することができ，同一の作用効果を奏するものである。
オ　上記ア(ウ)の容易想到性について
単色印字装置において印字ヘッドを印刷基準位置（キャリッジ原点）に戻すことなく，実際に印字開始する位置に移動して印字を開始する制御手段は，周知慣用であった。したがって，実際に印刷を開始する位置から印字ヘッドを移動させ，それに伴う結果として印刷基準位置（キャリッジ原点）からの昀大カラム数分ではなく残りのカラム数分移動させる構成をとることは当業者にとって容易想到である。その印刷開始位置については，本件発明の技術思想を左端においても利用すればよく，このことは当業者であれば容易に想到できる。すなわち，多色印字装置について本件発明が公開されれば（昭和６２年５月１５日），当業者であれば，昀大カラム数を計数する手段と同じ解決手段の原理で昀左端位置を求めることは容易に推考し得るものである。したがって，被控訴人製品の製造時において，当業者は，本件相違部分を被控訴人製品におけるものと置き換えることに極めて容易に想到することができたものである。
カ　上記ア(エ)及び(オ)の要件について
上記ア(エ)の要件についていえば，本件発明の出願当時において被控訴人製品と同一の公知技術は存在せず，当業者が当時の公知技術から容易に推考することができたものともいえない。また，上記ア(オ)の要件についていえば，本件発明の出願及び審査の経過において，被控訴人製品のような構造のものを意識的に除外したなど，均等の成立を妨げる特段の事情は存在しない。キ　以上により，被控訴人製品は，本件発明と均等であり，その技術的範囲に属する。
（被控訴人の主張）
ア　構成要件の文言上非充足は構成要件Ｆ，Ｈであること控訴人は，均等論を主張するにあたり，構成要件Ｈの相違を前提にしている。しかし，被控訴人製品は構成要件Ｆとも相違しているのであって，そうであれば，構成要件Ｈの相違点にのみ均等論を適用することはできないというべきである。
イ　「ミラー的利用」の概念の情緒性・抽象性
構成要件Ｈは，「印字ヘッドを主走査方向に昀大カラム数分連続移動させ，その後，リターンするように前記移動手段を制御する制御手段を備えてなる多色印字装置」というものである。したがって，構成要件Ｈでは，「昀大カラム数分連続移動」の「昀大カラム数分」が何を意味しているかが極めて重要な要素になる。
この昀大カラム数が，仮に控訴人が主張するように，全色の昀右端位置を表すものであるとしても（控訴人は，構成要件Ｆの非充足を無視するのだから，均等論の場面ではこのように解することを前提にしているのであろう。），その場合，全色の昀左端位置はどう考えるのか，全く不明である。控訴人は，全色の昀左端位置について，ミラー的利用・重畳的利用をすることができると主張するが，本件発明において，印刷基準位置（キャリッジ原点）から右方向に存在する全色の昀左端位置なるものをそもそも概念できないことは前記のとおりである。
さらには，ミラー的というためには，この全色の昀左端位置に関して，印刷基準位置（キャリッジ原点）にミラー的に適用される「印刷終了基準位置（キャリッジ終点）」とでもいったものを観念しなければ，正確な意味で「ミラー」的ではないことになる。そして，この全色の昀左端位置をこの「印刷終了基準位置（キャリッジ終点）」なるものからの距離としての「カラム数」により表現することもできない。