(イ)しかしながら，岐阜県警察は，Ｄのおとり捜査への関与を強く否定し，岐阜地方裁判所も上記刑事事件において，おとり捜査であるとの主張を退けて有罪判決を言い渡した（乙ロの１２の１から１３まで）ことが認められるところであり，Ｄの上記供述部分の信用性は疑わしい。ＤのＦに対する上記手紙の内容も，Ｄ自身，本件刑事事件の捜査開始時において服役中であり，直接関与することのできる立場にはなかったことからすると，信用性に乏しいというほかない。
(ウ)仮にＤが警察に対して情報提供を行うなどして捜査に協力していたとしても，本件刑事事件当時もＤが捜査協力者であったと認めるに足りる証拠はなく，さらにすすんで，本件刑事事件においておとり捜査が行われ，Ｄがこれに協力していたと認めるに足りる証拠もない。(エ)上記のとおり，Ｆは，本件刑事事件の捜査開始直前に別の覚せい剤取締法違反事件で取り調べを受け，同事件につき有罪判決を受けており，情報提供に対して見返りを受けたと認めるに足りる証拠はない。(オ)その他本件記録を精査しても，ＤあるいはＦが愛知県警との間で具体的に何らかの密約を結んでいたと認めるに足りる証拠はない。(カ)なお，Ｆは捜査協力の見返りとして，月５０万円もの高額の謝礼を受け取っていたと述べているが，これを裏付ける証拠はなく，そもそも謝礼としてはあまりに高額であり，にわかに信じがたい。エ以上からすると，本件刑事事件において，愛知県警がＤあるいはＤの意を受けたＦから情報を得て，捜査を開始したと認めるに足りる証拠はなく，愛知県警とＤが癒着していたというのは原告の推測にすぎず，これを裏付ける客観的証拠はないというほかない。
(3)被告Ｂが本件刑事事件において偽証をしたか（争点(2)イ）
ア被告Ｂの認識状況と虚偽証言の動機
(ア)原告は，愛知県警とＤ，Ｆとの間に癒着があり，本件刑事事件の捜査の端緒も，これらの者からの情報提供が発端であると主張するが，既に検討したとおり，そのような事実は認められない。そうすると，被告Ｂが「はげＥ」の存在を知りながら，これを知らないと証言しなければならない理由はない。
(イ)確かに，本件刑事事件の捜査会議の中で，Ｄに関する事項が検討されたことが窺われる（乙ロ３）。
しかし，被告Ｂは，捜査会議で初めて「Ｅ」という名が出た平成１２年５月１１日午後から，検証及び捜索差押許可状を請求するために名古屋簡易裁判所に出向き，ａ署へ帰署した後は，翌日行われる検証の準備をしていた。このような被告Ｂには，原告と被告Ａ及びＣのＥに関するやりとりについて知り得る状況にはなかったというべきである。仮に，同日，被告Ｂが捜査会議等により「Ｅ」という名を聞いたとしても，被告Ｂは愛知県内のけん銃等の密売人に関する情報に疎かったのであるから，すぐに「はげＥ」を想像することはできなかったとしても不自然ではない。
さらに，被告Ｂは，同月１２日から同月１９日までの間，同月１２日に行われた検証について，初めて扱う検証調書の作成に専念しており，Ｅに関する情報を知ることはなかった。
(ウ)検証調書作成後，被告Ｂは，裏付け捜査に従事していたことから「Ｅ」という名前を知る機会はあったかもしれないが，結果としてＥの特定がなされていなかったことから，「はげＥ」という人物の存在を知らなかったとしても不自然とはいえない。
(エ)なお，原告による本件けん銃の製造及び所持の容疑が固まった後，原告による本件けん銃の譲渡容疑について捜査を行う段階においては，Ｄに対する捜査の必要が生じることとなる。しかし，Ｄに対する捜査については，原告による本件けん銃の譲渡との関連性を明確にするためにも，譲渡先について原告から具体的な供述を得る必要があった（乙ロ３）。
本件刑事事件においては，取調べの早い段階から原告がＤに関する供述をしていたことに鑑みれば，Ｄの特定に若干時間がかかっているとの印象を抱かせるものであるが，しかし，上記のような経緯であるとすれば，了解可能であり，特に不審な点があるとまでは認められない。
イ被告Ｂの証言内容
(ア)被告Ｂは，検察官から検証調書の作成経過及び記載に関する尋問の後，弁護人からの本件刑事事件の捜査に従事した状況等の尋問を受け，それに対して証言した。
検察官による被告Ｂの証人尋問の立証趣旨は「検証調書の真正立証」であり（乙イ１，１６），検察官の請求にかかる被告Ｂの証人尋問の目的は，刑事訴訟法３２１条３項に基づく検証調書の証拠能力に関する立証のためであった。弁護人の被告Ｂ証人尋問の立証趣旨は「本件捜査の全体像及び捜査の特色について」というものであった（乙イ１６）。被告Ｂの証人尋問の実施は本件刑事事件の第２回公判期日であり，同第１回公判期日において弁護人の冒頭陳述がなされてはいるものの，弁護人の冒頭陳述の内容は，具体的な事実関係を指摘するものではなく，抽象的であった（乙イ１）。
このような状況の下，被告Ｂは，Ｅに関する具体的事項について弁護人の尋問を受けた。仮に被告Ｂが弁護人の冒頭陳述の内容を詳細に知っていたとしても，同内容は抽象的なものであったから，弁護人の尋問は被告Ｂにとって唐突なものであったといえる。したがって，被告Ｂは自己の知っていることをそのまま証言したと考えるのが自然である。(イ)このような経緯からすると，弁護人の「はげＥという言葉を知りませんか。」という質問に対して，被告Ｂが「知りません。」と答えた証言が，真実に反すると認めることはできない。
(4)検察官の違法行為の存否（争点(2)ウ）
ア検察官の違法行為として，警察の違法行為を遮断するべき義務に違反するとする原告の主張は，被告愛知県，被告Ａ及び被告Ｂの違法行為を前提とするものであるところ，上記に検討したとおり，被告愛知県，被告Ａ及び被告Ｂに原告主張の違法行為が認められない以上，検察官に原告主張の違法行為を認めることはできない。
イさらに，原告は，検察官の違法行為として，本件刑事事件における訴訟追行行為が公益に反する旨主張する。ところで，検察官は，適法に公訴が提起された以上，一方当事者かつ公益の代表者として，刑罰法規の適正かつ迅速な実現を求めて公訴を追行すべき職責を負うから，公訴の追行は原則として適法であり，検察官の個々の訴訟上の行為は，原則として，その正当な権利の行使として適法とされ，例外的に，その目的等を著しく逸脱するなど，検察官が訴訟上の権利を濫用したと認められる場合に限って，違法と評価される（最高裁昭和６０年５月１７日第２小法廷判決・民集３９巻４号９１９頁）。この見地から以下検討する。


平成１５年（行ケ）第５６５号　審決取消請求事件
平成１６年４月１４日口頭弁論終結
判　　　　決
原　　　　　　告　岐阜プラスチック工業株式会社
訴訟代理人弁理士　峯唯夫
被　　　　　　告　株式会社伸和
訴訟代理人弁護士　石川悌二，弁理士　黒田勇治
主　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
本判決においては，書証等を引用する場合を含め，公用文の用字用語例に従って表記を変えた部分がある。
第１　原告の求めた裁判
「特許庁が無効２００３－３５１３２号事件について平成１５年１１月６日にした審決を取り消す。」との判決。
第２　事案の概要
本件は，後記本件登録意匠の意匠権者である原告が，被告請求に係る無効審判において，本件意匠についての登録を無効とするとの審決がされたため，同審決の取消しを求めた事案である。
１　特許庁における手続の経緯
(1)　本件登録意匠
意匠権者：岐阜プラスチック工業株式会社（原告）
意匠に係る物品：「収納ケース」
意匠の形態：別紙審決書の写しの別紙第１の図面に記載のとおり。登録出願日：平成１１年２月２日（意願平１１－２４３５号）
登録日：平成１２年５月１９日
意匠登録番号：第１０８０４４７号
(2)　本件手続
審判請求日：平成１５年４月１０日（無効２００３－３５１３２号）
審決日：平成１５年１１月６日
審決の結論：「登録第１０８０４４７号の登録を無効とする。」審決謄本送達日：平成１５年１１月１８日（原告に対し）
２　審決の理由
審決の理由は，別紙審決書の写し（以下「審決書」という。）に記載のとおりである。要するに，本件登録意匠は，その出願前に公然知られたものと認められる引用意匠１（別紙第２に記載のもの）の上段に見られる骨格形態をそのまま踏襲して，引き出しにつき，前面の態様を，単に本件登録意匠の出願前に公然知られたものと認められる引用意匠２（別紙第３に記載のもの）の引き出し前面の態様と同様の態様に改変し，その他に，ケース本体につき，単にありふれた造形処理により改変して，上面の態様を平坦面状とするとともに，稜部の態様をほとんど直角状に表れるものとした程度にすぎないものであり，当業者は，これらの態様を組み合わせることについて格別の創意を要さず，容易に想到できるものとせざるを得ないのであって，結局，本件登録意匠は，出願前に公然知られた形状，模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものであり，意匠法３条２項の規定に該当し，本件意匠登録は無効とすべきである，というものである。
第３　原告の主張（審決取消事由）の要点
１　意匠法３条２項の解釈の誤り
(1)　審決は，「意匠審査基準で示す具体的な事例は代表的な参考事例であって，すべての事例を示すものではなく，審査基準の「置き換え」「寄せ集め」にすぎないものの具体的な事例の大半において，置き換える部分あるいは寄せ集める部分は独立した部品であるからといって，そのことから直ちに，置き換える部分あるいは寄せ集める部分は独立した部品（独立性の高い部位）であらねばならないと審査基準は定めている，とまではいえない。」とした。
(2)　意匠の創作は，デザインコンセプトの決定に始まる。そして，コンセプトの決定後，意匠の創作はデザインコンセプトをいかに造形として顕現するかという作業に移ることとなる。このとき，公知の意匠を参照することはあるとしても，それを策定されたコンセプトに基づいて意匠全体としてまとまりをもったものとするために再構築する。
審査基準は，このことをよく理解して作成されている。独立性の高い部分，すなわち「全体としてのまとまりに影響が少ない部分」の置き換えなどのみを「創作容易」としている。本件意匠と公知意匠との関係のように，渾然一体となった各部分を抜き出して個別に公知意匠と対比する手法は，審査基準の考えるところではない。
すなわち，審査基準では，容易に創作することができる意匠と認められるものの例として，置き換えの意匠，寄せ集めの意匠などを挙げている。そこで例示されている事例は，いずれも，「置き換える部分あるいは寄せ集める部分は独立した部品」についてのものであって，本件意匠のような独立性の低い部分については全く言及されていない。しかも，審査基準には，置き換え，寄せ集めた上で，置き換え，寄せ集められた部位の形態を，全体の造形として統一を持たせるための処理が施された事例はない。
意匠法３条２項は極めて解釈の幅の広い規定であるから，立法者の意思が重視されなければならず，審査基準は立法者の意思の反映である。なお，審決例においても，個々の構成要素が公知であるとしても，いかなる課題（意匠においては全体のまとまりをどのようにするか）が共通しなければ，創作容易とはいえないということを示すものや，当該部分の印象を検討し，「公然と知られた形状」を極めて具体的レベルに限定して検討されているものと推測されるものがある。
これらの観点から審決を評価すると，審決における意匠法３条２項の解釈は妥当性がなく，立法の趣旨を逸脱した違法な解釈というべきである。
２　意匠法３条２項の適用の誤り


(1)　上記１に述べたところから，同条項の適用においては，(ｱ)視覚的に独立性の高い部分の置き換え，組み合わせに限られる（審査基準），(ｲ)置き換え，組み合わせに際して，全体の造形処理への対処がされていないものに限られる（審査基準），(ｳ)全体観察において，公知意匠と印象が全く異なるものは該当しない（審決例，特許審査基準），(ｴ)引用意匠と，課題（デザインコンセプト）に共通性のない場合は該当しない（特許基準）という制約が存在するというべきである。(2)　審決は，引用意匠１（登録第９６９６３１号，甲５）を基礎とし，引用意匠１と異なる態様である，ケース本体における①上面を平坦とした点，②稜を直角状とした点について，①に関しては，登録意匠第８９６７１１号類似４号（甲８）に見られるありふれた造形処理であるとし，②に関しては，無効理由通知書における審判甲３（本訴甲７）の意匠にみられるありふれた造形処理であると認定する。また，引き出しの態様は，引用意匠１の引き出し前面を引用意匠２（登録第７６３９５１号，甲６）の引き出しの前面の態様に改変したものであると認定する。そして，審決は，引用意匠と本件登録意匠との「全体観察」，「印象の評価」における対比は全くしていない。
(3)　本件登録意匠において「置き換え」，「寄せ集め」と認定されている「上面の形態」，「引き出し前面の形態」は，いずれも物品の全体形態の中において「独立性」が低く，他の部位の形態と渾然一体となって認識されるものである。このような場合においてまで，意匠法３条２項の対象とすることは，妥当性がなく，審決における同条項の適用は違法なものである。
(4)　審決は，本件登録意匠が創作容易であるとする基礎を引用意匠１に求めているのであるから，引用意匠１に本件登録意匠と共通するコンセプトが存在することが要求されているというべきである。
本件登録意匠のコンセプトは，全体形状をいかにシンプルにするかという点にあり，具体的には可及的に直線（平面）で造形し，凹凸を排除するというものである。言い換えると，「無駄を省く」，「単純なすっきりとした形態とする」である。その結論が，外形における凹凸を排除し，直方体に近づけることである。引用意匠１は，上面において左右両側に壁が形成されており，平坦ではない。また，引き出しの前面上部には把手が突出している。引用意匠１の外形は凹凸に満ちており，引用意匠１には「全体において凹凸を排除する」というコンセプトは存在しない。加えて，引用意匠１の天板稜部及び前方に突き出した把手には大きなＲが形成されており，「直線状に処理する」というコンセプトも存在しない。このように，本件登録意匠と引用意匠１とは，コンセプトにおいて異なり，引用意匠を参照したとしても，本件意匠を創作する契機とはなり得ない。この点において，引用意匠１は，本件登録意匠の創作容易性を判断するときの基礎となる資格を持たないものというべきであり，意匠法３条２項は適用されるべきでない。なお，引用意匠２は，上面周囲に壁が存在して凹凸を有しており，登録第８９６７１１号類似第４号の意匠（甲８）は，上面は平坦であるとしても正面は平面視円弧を描いており，把手部は窪んでいるなど，直線的（平面）な処理ではなく，審判甲３（本訴甲７）も，前面に把手が突出しており，平面的な処理ではない。このように，本件登録意匠の出願前に，この種の意匠において，ケース本体を直線的（平面的）に凹凸を排除した処理，造形とし，引き出し前面における突出を排除した意匠は存在しなかった。すなわち，本件登録意匠は，全体を直線的に処理し，コーナーのＲ（丸み）を排除し，突出を排除する，というコンセプトにおいて斬新なものであった。この点は創作性判断において重視されなければならない。審決は，以上の点を無視し，本件登録意匠を全体のまとまりとして判断していない違法なものである。
(5)　本件登録意匠は，全体として観察したときに，従来の公知意匠とは全く異なった印象を看者に与えるものであったというべきであり，そこに創作性が認められなければならない。
審決は，上記の点を無視し，全体の印象を判断していない違法なものである。
第４　被告の主張の要点
１　意匠法３条２項の解釈の誤りをいう主張に対して
意匠の審査基準に示された事例は，あくまで例示であり，これら８個の事例をとらえ，独自の説を展開する原告の主張は，牽強付会のものである。また，原告は，審決例も挙げるが，本件と事案を異にするものであって適切でない。仮に，審査基準に示された事例のすべてが独立した部品や独立性の高い部位であるとしても，また，置き換え，寄せ集められた部位の形態を全体の造形として統一をもたせるための処理が施された事例が示されていないとしても，そもそも，意匠法３条２項の解釈として，独立した部品ないし独立性の高い部位であることが前提となると解すべき根拠はないのであるから，審決に誤りがあるということにはならない。
２　意匠法３条２項の適用の誤りをいう主張に対して
原告が主張する(ｱ)～(ｴ)の４つの制約は，意匠の審査基準には全く明示も示唆もされておらず，原告の主張は全く理由がない。
審決の認定判断は，正当であり，原告の請求は棄却されるべきである。
第５　当裁判所の判断
１　意匠法３条２項の解釈の誤りについて
(1)　原告は，審決が「意匠審査基準で示す具体的な事例は代表的な参考事例であって，すべての事例を示すものではなく，意匠審査基準の「置き換え」「寄せ集め」にすぎないものの具体的な事例の大半において，置き換える部分あるいは寄せ集める部分は独立した部品であるからといって，そのことから直ちに，置き換える部分あるいは寄せ集める部分は独立した部品（独立性の高い部位）であらねばならないと意匠審査基準は定めている，とまではいえない。」との説示を誤りであると主張する。
意匠審査基準において，容易に創作することができる意匠と認められるものの例として挙げられた置き換えの意匠，寄せ集めの意匠の具体的事例が挙げられている（甲１０，１１）。意匠審査基準は，特許庁における意匠登録出願審査事務の便宜と統一を図るために定められた目安であって，具体的に挙げられた事例は，基準に該当するものの代表的な参考事例であることが明らかであり，その性質上，基準に該当するすべての事例を示し得るはずのものではない。したがって，仮に，原告の主張するとおり，上記具体的事例のすべてについて，置き換える部分あるいは寄せ集める部分が独立した部品であると評価し得るとしても，そのことから直ちに，意匠審査基準が，容易に創作することができるとするためには置き換える部分あるいは寄せ集める部分が独立した部品（独立性の高い部位）である必要があるということなど，原告主張のような趣旨を定めたものということはできない。そして，意匠審査基準の文言として，そのような趣旨の定めが明記されているわけではないこともいうまでもない。


主              文
被告人Ａを懲役２年に，被告人Ｂを懲役１年に，被告人Ｃを懲役１０月に，それぞれ処する。
被告人３名に対し，この裁判が確定した日からいずれも３年間，それぞれその刑の執行を猶予する。
理              由
【犯罪事実】
被告人Ａは，昭和５９年１２月２８日から平成１３年３月３０日までの間，兵庫県加古川市a町bc番地に本店を置き，貨物自動車運送事業等を目的とし，昭和３４年１２月１日，７２００万円の株式を募集したことにより，証券取引法による事業年度ごとの有価証券報告書の提出を義務づけられていたＤ株式会社の代表取締役社長として，同社の業務全般を統括，掌理していたもの，被告人Ｂは，平成２年３月２９日から平成１０年３月２６日までの間，同社副社長として，被告人Ａを補佐するとともに，同社の経理部門を統括し，その後，平成１３年３月３０日までの間，同社監査役として，同社の監査業務等を担当していたもの，被告人Ｃは，平成５年３月２５日から平成１０年３月２６日までの間，同社常務取締役経理部長として，その後，平成１３年３月３０日までの間，同社専務取締役として，同社の経理部門を統括していたものであるが，被告人３名は，Ｅ監査法人の社員たる公認会計士で，Ｄ株式会社の貸借対照表，損益計算書その他の財務諸表に関する書類を監査し，有価証券報告書に綴じ込まれる監査報告書を作成して監査証明を行う業務を執行していたＦ，Ｇ及びＨらと共謀の上，同社の業務に関し，第１　平成１０年３月２７日，大阪市d区ef丁目g番h号所在の近畿財務局において，大蔵大臣の委任を受けた同財務局長に対し，同社の平成９年１月１日から同年１２月３１日までの第９６期事業年度の決算には，約１０２億１６００万円の経常損失及び少なくとも約３５３億７５００万円の当期未処理損失があったのに，架空収益の計上により営業収益を約１２４億９１００万円水増し計上するとともに，原価の架空資産への振替計上により原価を約５２億６６００万円圧縮し，経常利益を４億６５０９万５０００円，当期未処分利益を１億９５２７万１０００円と計上するなどした貸借対照表，損益計算書等を掲載した同事業年度の有価証券報告書を提出し，第２　平成１１年３月３１日，上記近畿財務局において，金融再生委員会の再委任を受けた同財務局長に対し，同社の平成１０年１月１日から同年１２月３１日までの第９７期事業年度の決算には，約８６億８２００万円の経常損失及び少なくとも約４７７億７０００万円の当期未処理損失があったのに，架空収益の計上により営業収益を約１４４億１０００万円水増し計上するとともに，原価の架空資産への振替計上により原価を約５６億円圧縮し，経常利益を２０億６６７８万９０００円，当期未処理損失を１５億４２０５万円と計上するなどした貸借対照表，損益計算書等を掲載した同事業年度の
有価証券報告書を提出し，
第３　平成１２年３月３１日，上記近畿財務局において，上記財務局長に対し，同社の平成１１年１月１日から同年１２月３１日までの第９８期事業年度の決算には，約５４億７２００万円の経常損失及び少なくとも約５３０億５９００万円の当期未処理損失があったのに，架空収益の計上により営業収益を約１５５億２５００万円水増し計上するとともに，原価の架空資産への振替計上により原価を約４４億円圧縮し，経常利益を５億９５１１万２０００円，当期未処理損失を７億６６１０万８０００円と計上するなどした貸借対照表，損益計算書等を掲載した同事業年度の有価証券報告書を提出し，もって，重要な事項につき虚偽の記載をした有価証券報告書を提出したものである。
【法令の適用】
（被告人３名につき）
罰条
判示第１の所為　　刑法６０条，平成１０年法律第１３１号附則４条により同法による改正前の証券取引法１９７条１項１号，２４条１項３号，４条
１項
判示第２，第３の各所為　　いずれも刑法６０条，平成１１年法律第１６０号附則２６条により同法による改正前の証券取引法１９７条１項１号，２
４条１項３号，４条１項
刑種の選択    いずれも懲役刑を選択
併合罪加重　　刑法４５条前段，４７条本文，１０条（犯情の昀も重い判示第３の罪の刑に法定の加重）
刑の執行猶予    刑法２５条１項
【量刑の理由】
本件は，判示の証券取引法違反の事案であるが，諸々の経済的要因や社内の労使問題等が原因で会社の営業収益が悪化したことが背景事情となり，取引銀行からの融資の確保などを目論んで，平成４年１２月決算期から露骨な粉飾決算をするようになったというもので，複数の公認会計士と通謀までして犯行を遂げており，犯情は相当に悪質である。本件起訴にかかる３事業年度分の粉飾額も，それ自体，極めて高額に上っている。本件会社はいわゆる上場会社ではないものの，本件の社会的影響の大きさをも考慮すると，被告人らの刑事責任は相当に重く，とりわけ本件粉飾の中心的役割を果たした被告人Ａに対しては厳しい非難が妥当する。


平成１４年（行ケ）第４９０号　商標登録取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日　平成１５年４月１４日
判　　　　決
原　　　　　告　　　　　上野衣料株式会社
同訴訟代理人弁護士      田　倉　　　整
同　      　　　　　　　伊　藤　昌　毅
同訴訟代理人弁理士      田　村　公　總
同                      山　内　淳　三
被　　　　　告　　　　　特許庁長官　太田信一郎
同指定代理人　　　      小　林　和　男
同                      涌　井　幸　一被告補助参加人　　　　　ザ　ポロ／ローレン　カンパニーリミテッド
パートナーシップ
同訴訟代理人弁護士      松　尾　　　眞
同                      兼　松　由理子同                      鳥　養　雅　夫同                      向　　　宣　明同                      西　山　哲　宏同                      滝　戸　ゆき緒同                      三　谷　革　司
同訴訟代理人弁理士      曾　我　道　照
同                      黒　岩　徹　夫同                      岡　田　　　稔
主　　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
(1)　特許庁が平成１０年異議第９０２９７号事件について平成１４年８月８日にした決定を取り消す。
(2)　訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　前提となる事実
１　特許庁における手続の経緯
(1)　原告は，「Ｐｏｌｏ　Ｃｌｕｂ」の欧文字と「Ｐｏｌｏ」と「Ｃｌｕｂ」の間に騎乗ポロ競技者の図形を配置してなり，商標法施行令（平成３年政令第２９９号による改正前のもの。以下同じ。）１条別表の第１７類「被服（運動用特殊被服を除く。），布製身回品（他の類に属するものを除く。），寝具類（寝台を除く。）」を指定商品とする登録第４０６２６７６号の商標（別紙参照。以下「本件商標」という。）の商標権者である。原告は，平成２年１０月８日，特許庁に対し，本件商標の登録出願をしたところ，特許庁は，同登録出願について拒絶をすべき旨の査定をした。原告は，同拒絶査定に対する不服の審判を請求し，特許庁は，同請求について審理をした結果，平成９年８月４日，本件商標を登録すべき旨の審決（以下「登録審決」という。）をし，同年１０月３日に本件商標について設定登録がされた（甲２，弁論の全趣旨）。
(2)　被告補助参加人は，平成１０年２月４日，本件商標について異議の申立てをした（甲３，４）。特許庁は，同異議申立を平成１０年異議第９０２９７号事件（以下「本件異議事件」という。）として審理し，平成１４年８月８日，「登録第４０６２６７６号商標の商標登録を取り消す。」との異議決定（以下「本件決定」という。）をし，その謄本は，同月２６日に原告に送達された（甲１）。
２　本件決定の理由の要旨（甲１）


本件決定の理由は，要するに，①被告補助参加人のラルフ・ローレンのデザインに係る商品，すなわち被服，眼鏡等の一群の商品には，「Ｐｏｌｏ　Ｒａｌｐｈ　Ｌａｕｒｅｎ」の文字，ないし横長四角形中に記載された「Ｐｏｌｏ」の文字と「ｂｙ　ＲＡＬＰＨ　ＬＡＵＲＥＮ」の文字を結合したものと，「馬に乗ったポロ競技のプレーヤー」の図形とを組み合わせてなる各商標（別紙参照。以下「本件引用商標」という。）が用いられ，これらは「ポロ」の略称でも呼ばれているところ，本件引用商標は，わが国の取引者及び需要者の間で，「Ｐｏｌｏ　ｂｙ　ＲＡＬＰＨ　ＬＡＵＲＥＮ」（ポロ・バイ・ラルフローレン），あるいは単に「Ｐｏｌｏ」，「ポロ」の略称で，ポロプレーヤーの図形とともに広く知られるようになり，遅くとも，本件商標の登録出願前には，被告補助参加人のラルフ・ローレンのデザインに係る商品を示すものとして極めて強い自他商品識別力及び顧客吸引力を発揮する著名な商標となり，本件商標の登録出願時（平成２年１０月８日），登録審決時（平成９年８月４日）はもとより，その後においても著名な商標であることが認められる，②本件商標は，構成中に世界的に有名なデザイナーであるラルフ・ローレンのデザインに係る被服類及び眼鏡製品等のファッションに関連する商品に使用して著名な「Ｐｏｌｏ」の文字と同一の文字及び同じく著名な本件引用商標中のポロプレーヤーの図形と酷似するポロプレーヤーの図形を有しており，また，その指定商品が前記著名商標が使用されている商品と同一又は類似する商品であるから，本件商標をその指定商品に使用する場合には，これに接する取引者及び需要者は，ラルフ・ローレンに係る商品であると連想，想起し，その商品がラルフ・ローレン又は同人と組織的，経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように，その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるといわざるを得ない，③　なお，本件商標の登録出願及び登録審決がなされた当時，本件商標が本件引用商標との関係で商品の出所の混同を生じさせるおれがないほどその指定商品について著名性を有するに至っていたとは認められない，④以上のとおり，本件商標の登録は商標法４条１項１５号（以下「本号」という。）に違反して登録されたものであり，同法４３条の３第２項により，その登録は取り消すべきである，というものである。
第３　当事者の主張
１　原告の主張
次に述べるとおり，本件商標が本号に違反して登録されたものであるとした本件決定の認定判断は誤りであり，本件決定は取り消されるべきである。
(1)　本件引用商標の適用の誤り等
ア　本件決定における本件引用商標は，「ポロ・ラルフ・ローレン」との称呼を生じる「Ｐｏｌｏ　Ｒａｌｐｈ　Ｌａｕｒｅｎ」の文字，ないしは，「Ｐｏｌｏ」の文字が枠内に入れられているとしても，「ポロ・バイ・ラルフ・ローレン」との称呼を生じる「Ｐｏｌｏ　ｂｙ　ＲＡＬＰＨ　ＬＡＵＲＥＮ」の文字とポロプレーヤーの図形との２種類の結合商標であり，当該結合商標の構成部分である「Ｐｏｌｏ」の文字でもなければ，ポロプレーヤーの図形でもない。しかるに，本件決定は，結合商標である本件引用商標を分離分解した構成部分ないし本件引用商標の略称である「Ｐｏｌｏ」の文字と本件商標とを対比して，「Ｐｏｌｏ」の文字が同一で，図形が酷似することを理由に，本件商標をその指定商品に使用した場合には，その商品がラルフ・ローレン又は同人と組織的，経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように，その商品の出所について混同を生ずるおそれがあると判断した。このような判断は，本件引用商標を置換変質させるものであり，本件引用商標の適用を誤るものというべきである。
イ　また，特許庁は，本件決定をするに先だって，原告に対し，商標法４３条の１２に基づき取消理由通知を行ったが，この取消理由通知においては，本件引用商標が周知著名であるとする認定はされておらず，「Ｐｏｌｏ」及び「馬に乗ったポロ競技のプレーヤー」の図形の商標が取引者及び需要者の間に広く認識されるに至っていた旨認定しているにすぎない。「Ｐｏｌｏ」の文字や上記図形がそれ自体商標として著名であるとする取消理由通知と，「Ｐｏｌｏ」が周知の本件引用商標の「略称」であるとする本件決定との間には，周知商標が何かの認定に関して大きな齟齬がある。
したがって，本件決定は，上記取消理由通知の理由とは別の理由により本件商標の登録を無効と判断したものであり，商標法４３条の１２に違反し違法というべきである。


ウ　原告は，本件異議事件について，「ポロ」，「ＰＯＬＯ」はポロ競技を示す普通名詞として広く知られている事実，また，これらの文字はポロシャツを示すものとして一般に使用されている事実，「ＰＯＬＯ」の文字からなる商標としては，本件引用商標が我が国で使用される以前に，旧商標法施行規則（大正１０年農商務省令第３６号。以下同じ。）１５条規定の商品類別第４３類「砂糖菓子その他本類に属する商品」を指定商品とする登録第５０９０４０号商標（昭和３２年１０月１８日設定登録），商標法施行令１条別表の第１２類「自動車，自動車の部品および附属品（自動車のタイヤ，チューブを除く）」（平成３年通商産業省令第７０号による改正前の商標法施行規則別表第１２類。以下同じ。）を指定商品とする登録第６０００３０号商標（昭和３６年５月１２日登録出願，昭和３７年１０月２９日設定登録。昭和４８年２月７日及び昭和５８年３月２５日存続期間の更新登録。昭和６２年１２月１０日分割移転，昭和６３年５月３０日同登録）が存在し，現に使用されていた事実，被告補助参加人が我が国に進出した昭和５１年当時，既に原告は，「Ｐｏｌｏ　Ｃｌｕｂ／ポロクラブ」と欧文字と片仮名文字を上下２段に書いてなり，同別表の第１７類「被服（運動用特殊被服を除く。），布製身回品（他の類に属するものを除く。），寝具類（寝台を除く。）」を指定商品とする登録第１０９０１２９号商標（昭和４９年９月１９日設定），「ポロクラブ」と横書きしてなり，同類を指定商品とする登録第１５３３０８５号商標（昭和５２年１０月８日登録出願，昭和５７年８月２７日設定登録）及び「Ｐｏｌｏ　Ｃｌｕｂ」と横書きにしてなり，同類を指定商品とする登録第１６１７０２４号商標（昭和５２年１０月８日登録出願，昭和５８年９月２９日設定登録。以下，上記３つの商標を「本件関連商標」という。）を有していた事実，また，ポロ・ビーシーエス株式会社は，「ＰＯＬＯ」と横書きしてなり，同別表の第１７類「被服（運動用特殊被服を除く。），布製身回品（他の類に属するものを除く。），寝具類（寝台を除く。）」を指定商品とする登録第２７２１１８９号の商標（昭和５６年４月６日登録出願，平成９年５月２日設定登録）を有し（商標権者であった公冠販売株式会社から移転を受けたもの。），同商標を付した商品を大量に販売していた事実，本件商標及び本件関連商標を含む原告の「Ｐｏｌｏ　Ｃｌｕｂ」商標は周知著名商標である事実等を指摘した。
しかるに，本件決定は，上記のような原告の指摘に答えることなく，自他商品出所識別力の低い「Ｐｏｌｏ」の文字について，根拠なく，被告補助参加人の商標として著名であるかのごとき認定を行っているが，この認定は，審理不尽，経験則に違背するものであり，誤りである。
(2)　本件決定中の「本件商標が本件引用商標と商品の出所の混同を生じさせるおそれがないほどにその指定商品について著名性を有するに至っていたとは認めら
れない」との認定判断の誤り
原告が，本件審判請求において，本件商標は少なくとも平成２年ころには周知著名性を確立し，今日その周知著名性は本件引用商標を超える程度になっており，その自他商品識別力，顧客吸引力も同じく高度で強力であるから，取引者及び需要者は，本件商標を本件引用商標と異なる商標（出所を異にする商標）として認識するというべきである旨主張したのに対し，本件決定は上記のとおり認定判断し，原告の主張を排斥したが，この認定判断は次に述べるとおり誤りである。ア　本件決定は，「本件商標が本件引用商標と商品の出所の混同を生じさせるおそれがないほどにその著名性を有するに至っていたとは認められない」と認定し，その根拠として，原告が本件商標を使用しているとしても，ラルフ・ローレンに係る「Ｐｏｌｏ」と異なる商標であることを積極的に示していたとはいい難いこと，本件引用商標の自他商品識別力，顧客吸引力が強力であることを挙げている。イしかしながら，原告がグループ会社として設立し，本件商標の専用使用権者としてその管理を行っている株式会社ポロクラブジャパンは，本件商標の宣伝広告において「ＰＯＬＯ　ＣＬＵＢ　ＪＡＰＡＮ　ＣＯ．，ＬＴＤ」の標章を使用しているが，同標章が「ポロクラブジャパン株式会社」ないし「株式会社ポロクラブジャパン」といった特定の株式会社を意味することは，一般の取引者及び需要者にとって容易且つ正確に認識されるところである。したがって，上記宣伝広告において，本件商標が「ポロクラブジャパン株式会社」ないし「株式会社ポロクラブジャパン」という名称の会社の商標であること，その商品が同社ないしそのライセンシーを出所とすることが積極的かつ明確に表示されていることが明らかである。また，被告補助参加人の使用する商標は，いずれも「ＲＡＬＰＨ　ＬＡＵＲＥＮ」の文字を含んでおり，それがラルフ・ローレンなるものの商標であることは明確であるところ，本件商標が，「ＰＯＬＯ　ＣＬＵＢ　ＪＡＰＡＮ　Ｃ０．，ＬＴＤ」の記載によって，ラルフ・ローレンなるものとは別個の主体である「ポロクラブジャパン株式会社」ないし「株式会社ポロクラブジャパン」のものであることは明らかである。
要するに，本件商標の上記宣伝広告に接した一般の取引者及び需要者は，本件商標を付した商品がラルフ・ローレンなる出所とは異なる「ポロクラブジャパン株式会社」ないし「株式会社ポロクラブジャパン」なる会社ないし原告を含むそのライセンシーの商品であることを容易かつ明確に認識することになるというべきである。上記宣伝広告に表示された「ＰＯＬＯＣＬＵＢ　ＪＡＰＡＮ　ＣＯ．，ＬＴＤ」の記載が小さい文字によるものであるからといって，このことに変わりはない。


したがって，本件決定が，本件商標の宣伝広告に「ＰＯＬＯ　ＣＬＵＢＪＡＰＡＮ　ＣＯ．，ＬＴＤ」の表示があると認定しながら，これをもって，「ラルフ・ローレンに係る「ＰＯＬＯ」ブランドとは異なる商標であることを積極的に示していたとはいい難（い）」と認定判断したのは，論理的に矛盾であり，この種の表示により一般の取引者及び需要者がどのような認識を有するかの点に関する経験則に違反するというべきである。
ウ　本件商標の知名率は，少なくとも本件商標の登録審決時（平成９年８月）において，本件引用商標と拮抗し，遜色がない状況にあるし，原告が投入した本件商標に係る宣伝広告費は１８億円に上り，１３社のライセンシーを含めた本件商標を付した商品の累計販売高は２０００億円ないしそれ以上であった。本件引用商標が著名であり，その自他商品識別力，顧客吸引力が高度で強力であるとするならば，これと同等の知名率を有する本件商標も当然著名であり，その自他商品識別力，顧客吸引力も同じく高度で強力であるから，一般の取引者及び需要者は，両商標を異なる商標（出所を異にする商標）として認識することにならざるを得ない。
したがって，本件引用商標の自他商品識別力，顧客吸引力が強力であることを理由とする，本件決定における上記ア記載の認定は合理的根拠を欠くものである。
(3)　本件商標と本件引用商標の類似性及び出所混同可能性についての認定判断
の誤り
ア　商標の類似性及び出所混同可能性の有無は，取引の実情に照らして判断すべきところ，商標の著名性や形態はこの取引事情に該当する事項であるから，本件商標と本件引用商標の双方の類似性を対比判断するのであれば，本件商標が上述のとおり本件引用商標と同等程度以上に著名商標であること，また，本件商標も本件引用商標もともに結合商標であることを前提としてその対比を行うべきである。イ(ア)　本件商標は，「Ｐｏｌｏ　Ｃｌｕｂ」の文字とその中間にバランスよく文字と調和するようにポロプレーヤーの図形を配置したまとまりのよい一体性を備えた結合商標である。また，「Ｐｏｌｏ　Ｃｌｕｂ」の文字から生じる「ポロクラブ」の称呼も，発音が容易な５音であって，一連の称呼を阻害するような複雑性，煩雑性があるわけではないし，本件商標は，我が国において，本件引用商標と同レベルないしそれ以上の知名率を有し，本件引用商標に勝るとも劣らない程度の著名性を確立した商標であるから，簡易迅速性を重んじる取引の実際において，著名商標である本件商標の構成を分解して，わざわざ「Ｐｏｌｏ　Ｃｌｕｂ」の文字部分を「Ｐｏｌｏ」の部分と「Ｃｌｕｂ」の部分の２つに区分し，このうちの「Ｐｏｌｏ」の部分のみによって本件商標が簡略に表記ないし称呼されるといった可能性も根拠もないし，そのような表記や称呼をするというのはきわめて不自然である。
また，本件決定は，本件商標の構成のうち上記図形のみをピックアップして，これが本件引用商標のポロプレーヤーの図形と酷似すると認定判断しているが，そもそも商標はその形態によって自他商品識別力を発揮するように構成されているから，結合商標である本件商標の図形部分のみに着目して取引がされることはない。
上記のとおり，本件商標と本件引用商標とは，一見して明らかなように外観，称呼，観念をそれぞれ異にしており，これらが類似するといった事情のないことは明白である。
(イ)　上記のとおり，本件商標は本件引用商標と外観，称呼，観念を異にするものであり，本件商標は本件引用商標に勝るとも劣らない著名性，その独自の自他商品識別力，顧客吸引力を有するものであるところ，一般の取引者及び需要者は，本件商標をそのまま「ポロクラブ」の称呼を有する著名な結合商標として一連一体のものとして認識するし，また，本件商標及び本件引用商標を，それぞれの自他商品識別力と顧客吸引力によって出所を異にし，販売形態を異にする（本件商標を付した商品はスーパー，専門店等で販売されるのが通常であるのに対し，本件引用商標を付した商品は，百貨店の被告補助参加人の専用ブースで販売されるのが通常である。）別異の商標として認識するというべきである。そして，上記取引者及び需要者は，このような認識に基づき，その商品の選択と購買を行っているというべきであり，取引の実情に照らしてみれば，上記各商標を付した商品について出所の混同を生じる可能性がないことは明白というべきである。ウ　本件決定は，本件商標及び本件引用商標の各構成部分を故なく分離，分解して対比し，このうち図形部分及び図形部分と「Ｐｏｌｏ」の文字部分を備えた構成が酷似すると認定した上，出所混同の可能性の有無を論じているが，商標はその構成によって自他商品識別力を発揮するものであるから，上記のように両商標の構成部分を故なく分離分解した部分同士の対比は，取引者及び需要者の商標認識の仕方と異なるものであり，また，取引の実情を無視するものである。上記のような対比の仕方により上記各商標を付した商品について出所の混同を生じる可能性があるとした本件決定の判断は誤りである。
２　被告及び被告補助参加人の主張
(1)　本件引用商標の適用の誤り等について
原告の主張(1)は争う。
ア本件決定は，本件引用商標が「Ｐｏｌｏ」，「ポロ」と略称されて周知・著名であると認定し，この認定を前提として，本件商標と本件引用商標との対比を行い，本件商標をその指定商品に使用した場合には，その商品がラルフ・ローレン又は同人と組織的，経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように，その商品の出所について混同を生ずるおそれがあると判断したものである。
本件決定に本件引用商標の適用を誤った違法はない。
イ　特許庁は，原告に対する取消理由通知において，上記と同趣旨の認定判断を示しており，本件決定が取消理由通知と別の理由によりなされたということはない。


ウ　本件引用商標が，取引者及び需要者の間で，「ポロ」（「ＰＯＬＯ」ないし「Ｐｏｌｏ」）などと呼ばれ，それが付された商品は，ブランドとして「ポロ」（「ＰＯＬＯ」ないし「Ｐｏｌｏ」）と呼ばれ，紳士服，婦人服，眼鏡等のファッション関連商品分野において，ラルフ・ローレンのデザインに係る商品に付される商標ないしそのブランドとして著名であり，高い自他商品識別力及び顧客吸引力を有するに至っていることは，本件決定が認定したとおりである。ポロ競技というスポーツやポロシャツという商品が存在しても，本件商標は，その登録出願時における本件引用商標の著名性の程度のほか，本号該当の判断要件に照らして，これが被告補助参加人と何らかの関係があるものと認識される蓋然性が高いというべきであり，これを否定する根拠はない。また，ポロ・ビーシーエス株式会社が衣料品について商標「ＰＯＬＯ」の商標権を保有し，そのライセンシーが上記商標をカジュアルウェアに使用している取引の実情があるとしても，本件引用商標がラルフ・ローレンのデザインに係る商品に付される商標ないしそのブランドとして著名であり，取引者及び需要者は，本件引用商標及びそれが付された商品のブランドを「ポロ」（「ＰＯＬＯ」ないし「Ｐｏｌｏ」）と呼んでいることは，上記のとおりであるから，衣料品についての商標「ＰＯＬＯ」の商標権者がだれであっても，ラルフ・ローレンのデザインに係る商品と出所の混同を生ずるおそれがある。さらに，菓子，自動車に使用されている商標「ＰＯＬＯ」は，ファッション関連商品とは商品の関連性が必ずしも高くないものであり，かつ，ラルフ・ローレンの「Ｐｏｌｏ」をしのぎ，周知・著名になっている事実もない。
本件決定のこの点に関する認定に審理不尽等の違法はない。(2)本件決定中の「本件商標が本件引用商標と商品の出所の混同を生じさせるおそれがないほどにその指定商品について著名性を有するに至っていたとは認めら
れない」との認定判断の誤りについて
原告の主張(2)は争う。
ア原告らによる本件商標等の宣伝広告において，ポロクラブ関連商標に係る商品の出所である原告又はその使用権者を示す記載は全くないか，あっても，ごく小さな字で「ＰＯＬＯ　ＣＬＵＢ　ＪＡＰＡＮ　ＣＯ．，ＬＴＤ．」などと付記されている程度のものであり，表示されている商標が原告ないしその関連会社の使用に係るものであることを明示するものとはいえない会社名等が表示されているにすぎないものがかなり見受けられ，上記宣伝広告がされたことを証する証拠から，当該商標が需要者により原告ないしその関連会社の商標であるとの認識がされていると認めることはできない。
また，「○○ジャパン」というライセンシーの名称は，一般に海外ブランドを我が国でライセンス展開する場合に，いわゆる国内マスターライセンシーに多用されるものである上，「ＪＡＰＡＮ」は地名を，「ＣＯ．，ＬＴＤ．」は法人の種別を表示するものであって，上記の表示も，ラルフ・ローレンに係る「Ｐｏｌｏ」ブランドとは異なる国内ブランドであることを積極的に示すものとはいい難い。
イ　本件商標の宣伝広告等においては，本件商標が原告の商標であることの表示がほとんど認められないから，本件商標が，取引者及び需要者にこれが原告のものであるとの認識を与えるような著名性を確立したとすることはできない。また，上記宣伝広告等は，本件商標がただ表示されているだけか，「ポロ競技」と関連づけた形態のみの表示がされているものが主であって，その指定商品との関係での使用を示したものはきわめて少ないから，これらによっては，本件商標がその指定商品との関係で著名性を確立しているとはいえない。さらに，本件商標が原告と強く結びついて取引者及び需要者に知られていたという事実を示す証拠もなく，取引者及び需要者において，本件商標を使用する者と本件引用商標を使用する者が別の者であること，すなわち，その出所が相違することを認識するに至っていたともいえない。
原告は，本件商標が取引者及び需要者に本件引用商標とは全く関連性がない原告の商標であると認識される程度に「独自の著名性」を確立したことを立証しない限り，本件決定の上記認定判断を覆すことはできないというべきである。しかるに，原告は，本件商標の著名性を主張するものの，上記「独自の著名性」を確立したことを立証し得ないばかりか，本件商標の著名性そのものの立証もなし得ていないから，本件決定中の上記認定判断の違法をいう原告の主張は，その前提において失当というべきである。
ウ　仮に，本件商標が取引者及び需要者にブランド名として知られ，認識されていたとしても，それは，上記宣伝広告等において，被告補助参加人の使用に係る本件引用商標を連想，想起させる本件商標という構成で使用されてきた実績に基づくものであるから，本件商標は，本件引用商標の兄弟ブランドであるかのように，商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。(3)本件商標と本件引用商標の類似性及び出所混同可能性についての認定判断
の誤りについて
原告の主張(3)は争う。
ア一般に，簡易，迅速を尊ぶ取引の実際においては，商標は，各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほどまでに不可分に結合していない限り，常に必ずその構成部分全体の名称によって称呼，観念されるというわけではなく，しばしばその一部だけによって簡略に称呼，観念され，その結果，１個の商標から２個以上の称呼，観念を生ずることがあるのは，経験則の教えるところである。そして，本件商標の指定商品との関係においては，ラルフ・ローレンに係る「ＰＯＬＯ」が著名となって強い自他商品識別力を有しているものであるから，「Ｐｏｌｏ」と「Ｃｌｕｂ」の各文字の間に，馬に乗った１人のプレーヤーがマレットを振り上げてポロ競技をしている図形を配置してなる本件商標が常に一体として認識されるとはいえない。
イ本件決定は，商標の外観，称呼，観念の類似性に関して上記アの考え方に立って，本件商標が本件引用商標との関係において商品の出所の混同を生じさせるおそれがあるか否かを認定判断したものである。


ところで，本件商標が使用される商品が被告補助参加人と何らかの関係がある者の取扱いに係る商品であると誤認させるおそれがあるか否かの判断は，本件引用商標の著名性の程度，ラルフ・ローレンのデザインに係るファッション関連商品の性質，取引者及び需要者層などの取引の実情，取引者及び需要者の通常有する注意力の程度を総合的に斟酌，勘案して行うべきである。本件決定は，上記の判断手法に従い，本件引用商標及びその略称である「Ｐｏｌｏ」の周知著名性を認定した上，これと本件商標を対比し，本件商標の構成中の「Ｐｏｌｏ」の文字部分と本件引用商標の構成中の「Ｐｏｌｏ」の文字部分が同一であり，また，本件商標中の図形と本件引用商標の構成中の図形とは，時と所を異にして観察する場合には，酷似していると判断し，この認定判断を前提として，上記の諸事情を総合的に斟酌，勘案して，本件商標は本件引用商標との関係で商品の出所の混同を生ずるおそれがあるものであるとの結論を導いたものであり，この判断に誤りはない。
原告は，一般の取引者及び需要者は，本件商標と本件引用商標とは，同各商標を付した商品の販売形態を異にする別異の商標として認識するというべきである旨主張するが，ファッション関連商品の購買者の経験則や取引の実情における取引者及び需要者の通常の注意力を考慮すれば，上記取引者及び需要者が上記販売形態の相違から本件商標を本件引用商標とは別異の商標であること，すなわち，出所が相違していることまでを認識するものとはいい難く，むしろ，取引者及び需要者は，上記商品の販売形態を異にしても，本件商標から，被告補助参加人の使用に係る本件引用商標を連想，想起するというべきである。
第４　当裁判所の判断
１　原告は，本件商標の登録が本号に違反するものであるとした本件決定の認定判断は誤りである旨主張する。
ところで，本号の規定は，周知表示又は著名表示へのただ乗り及び当該表示の希釈化を防止し，商標の自他識別機能を保護することによって，商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り，需要者の利益を保護することを目的とするものであるから，本号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には，当該商標をその指定商品等に使用したときに，当該商品等が他人の業務に係る商品等であると誤信されるおそれがある商標のみならず，当該商品等が上記の他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品提供事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ，すなわち，広義の混同を生ずるおそれがある商標を含むものと解するのが相当である。そして，この場合，本号にいう「混同を生ずるおそれ」があるかどうかは，当該商標と他人の表示との類似性の程度，他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や，当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との性質，用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情等に照らし，当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として，総合的に判断すべきである。そこで，上記の観点から，本件商標の登録が本号に違反するものであるか否かについて，以下検討する。
２(1)　本件引用商標の周知著名性について
ア　当事者間に争いがない事実に証拠（乙１ないし９，丙２）及び弁論の全趣旨を併せれば，次の事実が認められる。
(ア)被告補助参加人は，米国ニューヨーク州所在のリミテッド　パートナ　ーシップである。被告補助参加人は，その主要な構成員である世界的に著名なデザイナーであるラルフ・ローレンがデザインした被服，眼鏡，フレグランスその他のファッション関連商品を関連会社やライセンシー等を通じて世界的な規模で製造，販売している。現在，ラルフ・ローレンのデザインに係るファッション関連商品には，「Ｐｏｌｏ　ＲａｌｐｈＬａｕｒｅｎ」の文字ないし「Ｐｏｌｏ」の文字を横長四角形中に記載してロゴ化したの標章と「ｂｙ　ＲＡＬＰＨ　ＬＡＵＲＥＮ」の文字とを結合したものと，それぞれ「馬に乗ったポロ競技のプレーヤー」の図形を組み合わせた標章（本件引用商標）等が付されている（この事実は当事者間に争いがない。）。
(イ)　昭和５３年７月２０日講談社発行の「男の一流品大図鑑」（乙１）には，ラルフ・ローレンのデザインに係る本件引用商標を掲げた「ラルフ・ローレン」ブランドの紹介がされており，それには「１９７４年の映画「華麗なるギャツビー」は，現代アメリカの混迷と退廃に対する痛烈な警鐘にもなっていた。この映画で主演したロバート・レッドフォードの衣装デザインを担当したのが，ポロ社の創業者であり，アメリカのファッションデザイン界の旗手ラルフ・ローレンである」，「３０歳になるかならぬかで一流デザイナーの仲間いりをはたし，わずか１０年で，ポロ・ブランドを，しかもファッションデザイン後進国アメリカのブランドを，世界に通用させた」との記載があり，昭和５５年５月２５日講談社発行の「世界の一流品大図鑑」（’８０年版。乙５）には，紳士服の項に「「ＰＯＬＯ」ポロ（アメリカ）」として，「アメリカン・トラディショナル・ファッションの総本山ブルックス・ブラザーズで独自の服飾感覚をみがきながら，ニューヨーク大学に学んだラルフ・ローレン。知性と感性が躍動する都会的デザインが，シェイプ・アップされたからだに，フィットします。」との記載が，また，眼鏡の項目に「「ＰＯＬＯ」ポロ（アメリカ）」として，「ニュートラディショナルの旗手ラルフ・ローレンのデザインフレーム」との記載がある。


次に，昭和５８年９月２８日サンケイマーケティング発行の「舶来ブランド事典「’８４ザ・ブランド」」（乙２）には，ラルフ・ローレンに係るポロ標章を掲げた「ポロ」ブランドの紹介がされており，それには「今や名実ともにニューヨークのトップデザイナーの代表格として君臨するラルフ・ローレンの商標。ニュートラディショナル・デザイナーの第一人者として高い評価を受け，世界中にファンが多い」，「マークの由来　ヨーロッパ上流階級のスポーツのポロ競技をデザイン化して使っている。彼のファッションイメージとぴったり一致するため彼のトレードマークとして使用しているもの」との記載があり，昭和５５年４月１５日洋品界発行の「月刊「アパレルファッション店」別冊１９８０年版「海外ファッション・ブランド総覧」」（乙３）には，「ポロ・バイ・ラルフ・ローレン」について，「若々しさと格調が微妙な調和を見せるメンズ・ウェア「ポロ」ブランドの創立者。栄誉あるファッション賞“コティ賞”をはじめ彼の得た賞は数知れず，その実力をレディス・ウェアにも発揮。新しい伝統をテーマに一貫しておとなの感覚が目立つ。アメリカ・ファッション界の颯爽とした担い手」との紹介が記載されているほか，「〈販路〉西武百貨店，全国展開　〈導入企業〉㈱西武百貨店　〈発売開始〉５１年」等の記載がある。
昭和５４年５月２０日講談社社発行の「世界の一流品大図鑑’７９年版」（乙４），昭和５７年１月１０日アパレルファッション発行の「月刊アパレルファッション２月号別冊「海外ファッション・ブランド総覧」」（乙７），昭和５５年１２月婦人画報社発行の「ＭＥＮ’Ｓ　ＣＬＵＢ１９８０年１２月号」（乙６），昭和６０年５月２５日講談社発行の「流行ブランド図鑑」（乙９）にも上記各記載と同趣旨の記載がある。
(ウ)   昭和５９年９月２５日発行のボイス情報発行の「ライセンス・ビジネスの多角的戦略’８５」（乙８）には，被告補助参加人がポロ・バイ・ラルフ・ローレンのブランドを我が国において株式会社西武百貨店（以下「西武百貨店」という。）にライセンスしていること，ライセンス開始年度は昭和５１年であることが記載されている。西武百貨店は，ラルフ・ローレンのデザインに係る商品及びこれに付す本件引用商標の周知を図るべく新聞広告するなどして，積極的に上記商品の販売活動を行った。
西武百貨店が上記のとおり宣伝販売活動に努めた結果，本件引用商標を付した商品の小売りベースでの売上げは，昭和５２年には早くも約５億６２００万円を記録し，その後ハイペースで売上げは増加して行き，昭和６２年にはその金額は約３２９億６７００万円に達した。
また，西武百貨店は，昭和６３年９月，同社で展開してきたポロ・ラルフ・ローレン事業を分離・独立させ，１００％子会社である株式会社ポロ・ラルフローレンジャパンを設立し，同会社が本件引用商標を付した商品のブランドの管理をするようになった。上記会社設立の後の昭和６３年から平成１０年までの間の本件引用商標を付した商品の年間の売上げは，昭和６３年が約４１３億０２００万円，平成元年が約５６１億６２００万円であり，それ以降も毎年６００億円を超える高水準で推移している。
イ　上記認定の事実及び弁論の全趣旨によれば，被告補助参加人が使用する，「Ｐｏｌｏ」の文字を横長四角形中に記載してロゴ化したの標章，と「ｂｙ　ＲＡＬＰＨ　ＬＡＵＲＥＮ」とを組み合わせた標章，ポロ競技者の図形と及び「ｂｙ　ＲＡＬＰＨ　ＬＡＵＲＥＮ」（又は「ｂｙ　Ｒａｌｐｈ　Ｌａｕｒｅｎ）を組み合わせた標章は，アメリカのファッションデザイナーとして世界的に著名なラルフ・ローレンのデザインに係るファッション関連商品を表示するものとして，我が国においては，昭和５１年ころから使用されるようになり，遅くとも昭和５０年代半ばまでには取引者及び需要者間に広く認識されるに至っていたこと，その当時から，上記標章及びこれを付した商品ブランドは「ポロ」，「ＰＯＬＯ」（「Ｐｏｌｏ」）と略称されることもあり，ラルフ・ローレンの「ポロ」，「Ｐｏｌｏ」ないし「ＰＯＬＯ」として著名になり，強い自他商品識別力及び顧客吸引力を獲得していたものであり，その周知著名性は，その後本件決定時を経て今日に至るまで継続していることが認められる。
ウ原告は，本件決定は，結合商標である本件引用商標を分離分解した構成部分と本件商標とを対比して，「Ｐｏｌｏ」の文字が同一で，図形が「酷似」することを理由に，本件商標をその指定商品に使用した場合には，その商品がラルフ・ローレン又は同人と組織的，経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように，その商品の出所について混同を生ずるおそれがあると判断したが，このような判断は，本件引用商標の適用を誤るものであり，違法である旨主張する。
しかしながら，被告補助参加人がラルフ・ローレンのデザインに係る商品に付する上記イ記載の各標章及びこれを付した商品ブランドが「ポロ」，「ＰＯＬＯ」（「Ｐｏｌｏ」）と略称されることもあり，ラルフ・ローレンの「ポロ」，「ＰＯＬＯ」などとして著名になり，強い自他商品識別力及び顧客吸引力を獲得していたことは，上記認定のとおりである。本件決定は，かかる本件引用商標及びこれを付した商品ブランドの略称である「ポロ」，「ＰＯＬＯ」（「Ｐｏｌｏ」）の著名性，その有する強い自他商品識別力及び顧客吸引力を前提に，本件商標が商品の出所についての混同を生ずるおそれがあるか否かを判断したものと考えられるのであって，その判断において，本件引用商標の適用を誤った違法があるということはできない。
原告のこの点の主張は採用することができない。


エ原告は，特許庁は，本件決定をするに先だって，商標法４３条の１２に基づき取消理由通知を行ったが，この取消理由通知においては，本件引用商標が周知著名であるとした認定はされておらず，「Ｐｏｌｏ」及び「馬に乗ったポロ競技のプレーヤー」の図形の商標が取引者及び需要者の間に広く認識されるに至っていた旨認定しているにすぎないところ，「Ｐｏｌｏ」の文字や上記図形がそれ自体商標として著名であるとする上記取消理由通知と，「Ｐｏｌｏ」が周知の本件引用商標の「略称」であるとする本件決定との間には，周知商標が何かの認定に関して大きな齟齬があり，したがって，本件決定は，上記取消理由通知に記載された理由とは別個の理由により本件商標の登録を取り消すべきものと判断したものであり，商標法４３条の１２に違反する旨主張する。
しかしながら，証拠（甲６）によれば，上記取消理由通知には，我が国においては，遅くとも昭和５５年ころまでには，ラルフ・ローレンのデザインに係る商品を表示するものとして「Ｐｏｌｏ」及び「馬に乗ったポロ競技のプレーヤー」の図形の商標が取引者及び需要者の間に広く認識されるに至っていたものであり，その状態は現在においても継続しているとの認定が記載されるとともに，この認定を前提に本件引用商標と本件商標とを対比すると，本件商標については商品の出所の混同を生ずるおそれがあると認められるとの判断が記載されていることが認められる。しかして，上記取消理由通知において，取引者及び需要者の間に広く認識されていたとする「Ｐｏｌｏ」及び「馬に乗ったポロ競技のプレーヤー」の図形の商標とは，本件引用商標が「Ｐｏｌｏ」，「ポロ」の略称でも呼ばれており，これらの略称及び本件引用商標中の上記図形が取引者及び需要者に広く知られていたとの趣旨であると解するのが相当である。
そして，本件決定の理由が，上記取消理由通知の記載と同趣旨のものであることは，前記第２の２記載の本件決定の理由の内容及び上記ウに説示したところから明らかである。したがって，原告の上記主張は理由がない。オ原告は，本件決定は，本件異議事件における前記第３の１(1)ウ記載のような原告の指摘に答えることなく，自他商品出所識別力の低い「Ｐｏｌｏ」の文字について，根拠なく，被告補助参加人の商標として著名であるかのごとき認定を行っているが，この認定は審理不尽，経験則違背に基づくものであり，誤りである旨主張する。
確かに，「ＰＯＬＯ」，「ポロ」の語は，元来乗馬した競技者により行われるスポーツ競技の名称であり，「ポロシャツ」の語は被服の種類を表す語として普通名詞となっているものであるから，「ポロ」ないし「ＰＯＬＯ」，「Ｐｏｌｏ」の標章について，商標の本質的な機能の１つである商品の出所を表示する機能がある程度減殺されることは否定できない。しかしながら，このような普通名詞となっている語についても，それが特定企業等の商品の出所を表示する標章として使用され，その標章ないしその標章を付した商品の周知を図るための宣伝広告とともに，販売拡大のための企業努力が継続されることにより，その語が特定企業等の商品の出所を表示するものとして周知著名性を獲得するに至ることはよくあることであり，本件引用商標の略称である「Ｐｏｌｏ」が周知著名性を獲得し，それが現在まで継続していることは前記認定のとおりである。
また，弁論の全趣旨によれば，原告が「Ｐｏｌｏ　Ｃｌｕｂ」ないし「ポロクラブ」等で構成される本件商標及び本件関連商標（以下「本件商標等」という。）を有し，これらを使用していること，ポロ・ビーシーエス株式会社が「ＰＯＬＯ」と横書きしてなり，商標法施行令１条別表の第１７類「被服（運動用特殊被服を除く。），布製身回品（他の類に属するものを除く。），寝具類（寝台を除く。）」を指定商品とする登録第２７２１１８９号商標を有し，そのライセンシー等によりその商標を付した商品が販売されていることが認められるが，本件商標等の存在及びその使用が，本件引用商標の著名性の確立及び継続を何ら阻害するものでないことは，下記(3)イの認定判断から明らかであるし，ポロ・ビーシーエス株式会社の「ＰＯＬＯ」商標に関していえば，同商標が，本件引用商標の著名性の確立及び継続を阻害するような周知著名性を有するものであることを認めるに足りる証拠はない。
さらに，証拠（甲４１４の(1)，(2)，４１５の(1)，(2)）及び弁論の全趣旨によれば，「ＰＯＬＯ」の文字からなる商標としては，本件引用商標が我が国で使用される以前に，旧商標法施行規則１５条規定の商品類別第４３類「砂糖菓子その他本類に属する商品」を指定商品とする登録第５０９０４０号商標（昭和３２年１０月１８日設定登録），商法法施行令１条別表の第１２類「自動車，自動車の部品および附属品（自動車のタイヤ，チューブを除く）」を指定商品とする登録第６０００３０号商標（昭和３７年１０月２９日設定登録。昭和４８年２月７日及び昭和５８年３月２５日存続期間の更新登録。昭和６２年１２月１０日分割移転，昭和６３年５月３０日同登録）が存在し，現に使用されていた事実が認められるが，それらの指定商品は本件引用商標の指定商品と関連性の低いものであり，また，上記各商標が，本件引用商標の著名性の確立及び継続を阻害するような周知著名性を有するものであることを認めるに足りる証拠はない。
したがって，原告の上記主張は採用できない。
(2)　商品の出所混同のおそれについて


ア　本件商標は，その外観上，「Ｐｏｌｏ」の文字と「Ｃｌｕｂ」の文字とを間隔を開けて記載し，両文字の間に馬に乗った１人のプレーヤーがマレットを振り上げてポロ競技をしている図形を配置してなる結合商標である。　そして，「Ｐｏｌｏ」の文字は本件引用商標の構成部分ないし本件引用商標の略称として周知著名性を有する「Ｐｏｌｏ」の文字と同一であり，また，本件商標中の上記図形は，本件引用商標中の図形とは，人馬の向き，ポロプレーヤーの姿勢，ポロプレーヤーが振り上げたマットの角度等において若干の差異が認められるものの，いずれも，ポロプレーヤーがマレットを振り上げた状態で走る馬に騎乗している状態を正面側やや斜め方向から描写したものであり，基本的な構成を共通にしているから，全体的に観察すれば，両図形は取引者及び需要者がいずれかを区別ができない程度に類似するものと認められる。また，本件商標と本件引用商標とは，「Ｐｏｌｏ」の文字等とポロプレーヤーの図形とを結合してなる商標である点においても類似するというべきである。
イ　前記認定のとおり，本件引用商標は，昭和５０年代半ば以降，ラルフ・ローレンのデザインに係る被服等のファッション関連商品を示すものとして，我が国における取引者及び需要者の間に広く認識されているものであって，周知著名性の程度が高い商標である。
前記のとおり，「ＰＯＬＯ」，「ポロ」の語は，元来乗馬した競技者により行われるスポーツ競技の名称であり，「ポロシャツ」の語は被服の種類を表す語として普通名詞となっているものであるから，本件引用商標の独創性の程度が造語による商標と比較して低いことは否めない。しかしながら，本件商標の指定商品は，商標法施行令１条別表の第１７類「被服（運動用特殊被服を除く），布製身回品（他の類に属するものを除く），寝具類（寝台を除く）」であって，本件引用商標が現に使用されている商品と同一であるか又はこれと関連性の程度が極めて高いものであり，また，このことから，両者の商品の取引者及び需要者が共通することも明らかである。加えて，本件商標の指定商品が日常的に使用される性質の商品であることや，同指定商品の需要者も通常は特別の専門知識を有するものでない一般消費者であることからすれば，その需要者がこれを購入する際に払う注意力はさほど高くないと認めるのが相当である。したがって，前記の「混同を生ずるおそれの有無」の判断に当たって，本件引用商標の独創性が低いことを重視するのは相当ではない。
ウ　また，本件商標を構成する文字は「Ｐｏｌｏ　Ｃｌｕｂ」であり，本件引用商標の「Ｐｏｌｏ」と「ｂｙ　ＲＡＬＰＨ　ＬＡＵＲＥＮ」又は「ＲａｌｐｈＬａｕｒｅｎ」の組合せないし本件引用商標の略称である「Ｐｏｌｏ」ではない。しかし，商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合していると認められない商標は，必ずしもその構成部分全体の名称によって称呼，観念されず，しばしば，その一部の構成部分だけによって簡略に称呼，観念され，１個の商標から２個以上の称呼，観念を生ずることは経験則の示すところである。本件の場合，本件商標の「Ｐｏｌｏ」の文字と「Ｃｌｕｂ」の文字との間にはポロプレーヤーの図形が入っていて，その間が開いており，しかも，「Ｃｌｕｂ」は広く同好の士の集団を意味するごくありふれた日常用語にすぎないところ，既に認定した本件引用商標及びその略称の周知著名性の程度の高さ，本件商標と本件引用商標との間の共通性及び両者の取引者及び需要者の共通性等をも考え併せてみれば，本件商標がその指定商品に使用されたときには，その構成中の「Ｐｏｌｏ」の文字及びポロプレーヤーの図形がこれに接する取引者及び需要者の注意を特に強く引くであろうと予想される。したがって，本件商標は，「ポロ」及びポロプレーヤーの観念とともに，ラルフ・ローレンもしくはその経営する会社又はこれらと密接な関係にある営業主の業務に係る商品であるとの観念をも生じさせるものといえる。
(3)ア　上記のとおり，本件引用商標は被告補助参加人が関連会社及びライセンシー等を通じて販売するラルフ・ローレンのデザインに係るファッション関連商品を表示するものとして周知著名性の程度が極めて高いところ，本件商標は，本件引用商標の著名略称である「Ｐｏｌｏ」の文字のほか，本件引用商標の構成部分であるポロプレーヤーの図形と酷似した図形をその構成部分に含む商標であり，その構成部分がその余の部分から分離して認識され得るものであり，本件引用商標と称呼，外観，観念上類似していると認められる。また，前記認定のとおり，本件商標の指定商品と本件引用商標が使用されている商品とは重複し，両者の取引者及び需要者も共通しており，その需要者は通常は特別の専門知識を有するものでない一般消費者である。加えて，ファッション関連の企業は複数のブランドを展開している場合が少なくなく，一般需要者もそのことを認識していることは公知の事実である。これらの事情を総合的に勘案すれば，本件商標をその指定商品に使用するときには，これに接した取引者及び需要者に対し，本件引用商標ないしその略称を想起させて，その商品が上記ラルフ・ローレンのデザインに係る商品であるかのように，その出所につき誤認を生じさせるおそれがあり，本件商標の登録を維持した場合には，本件引用商標及びその略称の有する顧客吸引力へのただ乗りやその有する自他識別機能の希釈化，ひいては被告補助参加人の業務上の信用の低下という結果を招来しかねないと考えられる。
そうすると，本件商標は，本号にいう「混同を生ずるおそれのある商標」に該当すると判断するのが相当である。


イ　弁論の全趣旨によれば，原告は，本件商標等を有していることが認められるところ，原告は，本件異議事件において，本件商標等は少なくとも平成２年ころには周知著名性を確立し，今日その周知著名性は本件引用商標を超える程度になっており，その自他商品識別力，顧客吸引力も同じく高度で強力であるから，取引者及び需要者は，本件商標を本件引用商標とは異なる商標（出所を異にする商標）として認識するというべきである旨主張したのに対し，本件決定は「本件商標が本件引用商標と商品の出所の混同を生じさせるおそれがないほどにその指定商品について著名性を有するに至っていたとは認められない」と認定判断して原告の主張を排斥したが，この認定判断は誤りである旨主張するので，この点に関して検討する。
(ア)ａ　平成５年４月株式会社矢野経済研究所発行の「マンスリーブランドマーケット　レポート１９９３年５月号」（甲２１）の，連載企画「有力ブランド分析」には，「ポロクラブ（ＰｏｌｏＣｌｕｂ）」　の紹介として，「ポロクラブは１９７１年に上野衣料でスタートを切った同社のオリジナルブランドであるが・・・１９８９年２月には，（株）ポロクラブジャパンが設立され，上野衣料より専用使用権を引き，ライセンス展開も活発化し始めたのである。現在は，ライセンシーも１３社で構成され，小売ベースで２８０億円の販売高を誇っている。ポロクラブは，アメリカントラッドを一貫して追求した商品と言え，価格もミディアムベターの設定となっている。・・・「ポロクラブ」と言う言葉の響きにトラディショナルな感覚をストレートに消費者に訴えられることができたことが，同ブランドの成功の要因と言えるのではないだろうか」，「ポロクラブは，広告活動を活発に行っているのも大きな特徴である。ブランド広告と商品広告の大きく２つの広告をそれぞれの媒体の中で上手く使い分けているのである。年間を通じて広告を出しているものは，新聞では，日経流通新聞，繊研新聞，メンズデイリーで，単発で日本経済新聞といった状況である。雑誌は，メンズクラブ，ファインボーイ，ナンバー，レイ，ＧＱに年間を通じて広告を出している」，「市場の低迷にもかかわらず，現在も順調に伸びているブランドと言える。小売ベースで２８０億円という売上規模は，ライセンスブランドの中にあっても，有力デザイナーズブランドと肩を並べる規模である」との記載のほか，「「ポロ・クラブ」ブランドの年商推移（小売ベース）」として，平成元年１００億円，平成２年１５０億円，平成３年２２０億円，平成４年２８０億円との数字を示すグラフが，「店舗展開状況」（平成５年３月現在）として，「〈百貨店〉伊勢丹，丸井，他〈専門店〉三峰，銀座山形屋，ダイム，他〈量販店〉ニチイ，ダイエー，忠実屋，イトーヨーカ堂，東武ストア，西友，他」との表が掲載されていることが認められる。また，平成３年９月６日日之出出版株式会社発行の「グラン・マガザン」（甲第１８４号証）には，「イギリスの伝統的なスポーツ“ポロ”をイメージしたワンポイントマークが象徴的な「ポロクラブ」。トラディショナルファッションの中ではメンズを中心に人気の高いブランドですね。この「ポロクラブ」にこの秋，レディスが誕生します」と記載されていること，平成５年３月日本経済新聞社発行の「’９２ファッション・ブランドアンケート」（甲２６）には，平成４年８月に日本経済新聞に掲載した広告企画に応募のあった葉書を集計した結果，メンズカジュアル部門で，「「ＰｏｌｏＣｌｕｂ」が知名率（６９．３％），一流評価率（２０．７％），所有率（２９．２％），購買意向率（１１．４％）全てにおいてトップ」とされて，日経流通新聞（甲２９，３０）及び日経金融新聞（甲３１，３２）の同様のアンケート結果並びに翌年及び翌々年の同様のアンケート結果（甲２７，２８）においてもおおむねこれと同様の結果が示されていること，平成１０年ボイス情報株式会社発行の｢ライセンスブランド＆キャラクター名　鑑別冊’９８ブランド＆キャラクター調査｣（甲３６）には，「ポロ・クラブ」の総合知名率が，平成６年７８．６％（「ポロ・バイ・ラルフ・ローレン」８１．８％），平成８年８０．６％（同８１．６％），平成１０年６９．８％（同５６．７％），「ポロ・クラブ」の総合所有率が，平成６年２０．６％（「ポロ・バイ・ラルフ・ローレン」４７．２％），平成８年３１．４％（同６２．２％），平成１０年２５．７％（同３１．４％）と推移していることが示されている（なお，甲３３ないし３５にもほぼ同じ傾向の調査結果が示されている。）こと，平成１０年ＡＩＰＰＩ・ＪＡＰＡＮ発行の「日本有名商標集」（甲３９８）には，本件商標が掲載されていることが認められる。ｂ　また，文中掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によれば，原告又は本件商標等の専用使用権者である株式会社ポロクラブジャパンは，平成元年以降，登録審決時（平成９年８月４日）を経て平成１３年当時に至るまで，本件商標等に係るブランド及び本件商標等を付した商品の宣伝広告を活発に行っており，株式会社婦人画報社発行の「メンズ・クラブ」（甲３８ないし１４８）及び「婦人画報」（甲２８５ないし３１１），株式会社アシェット婦人画報社発行の「婦人画報」（甲３１２ないし３１７），日之出出版株式会社発行の「ファインボーイズ」（甲１４９ないし１８２），「グラン・マガザン」（甲１８３ないし１９１）及び「ファイン」（甲３２７），株式会社主婦の友社発行の「レイ」（甲１９２ないし２３２）及び「わたしの赤ちゃん」（甲３１８ないし３２６），株式会社文藝春秋発行の「ナンバー」（甲２３３ないし２７９），中央公論社発行の「ＧＱ　Ｊａｐａｎ」（甲２８０ないし２８４），株式会社講談社発行の「週刊現代」（甲３２８ないし３３９），毎日新聞社発行の「ブリティッシュモダンテイスト」（甲３４０），日本経済新聞社発行の日経流通新聞，日本経済新聞及び日経金融新聞（甲３４１ないし３６１，３７８ないし３８４），繊研新聞社発行の繊研新聞（甲３６２ないし３７２），株式会社繊維経済センター発行の「メンズデイリー」（甲３７３ないし３７７），日本繊維新聞社発行の「日本繊維新聞」（甲３８５，３８６），朝日新聞社発行の朝日新聞，朝日新聞（英語版），「アサヒイブニングニュース」（甲３８９ないし３９１），中日新聞社発行の「東京新聞」（甲３８８）等に継続して広告を掲載するなどしているほか，証拠（甲７ないし１６）の証明書及び証拠（甲１７ないし１９）の写真によれば，その間，本件商標等に係るブランドについて，活発なテレビコマーシャル放送や駅ホーム等への広告看板の設置等を行っていたことが認められる。


(イ)　以上の認定事実からすれば，本件商標等は，それ自体としては一定の周知著名性を獲得しているといえなくはない。
ａ　しかしながら，上記(ア)の認定事実によれば，本件商標等を付した商　品は，平成元年に株式会社ポロクラブジャパン等を通じてライセンス展開をするようになって以降，その活発な宣伝広告活動等を通じて，急激に販売実績を拡大し，平成４年ないし平成５年ころには，売上高を見る限り，有力デザイナーのブランドに並ぶ程度の規模に達したことが認められるが，昭和６３年以前において，本件商標等又はこれらを付した商品について，販売実績，宣伝広告の状況，取引者，需要者における認識の度合い等を具体的に示す的確な証拠はない（なお，甲３９７によっても，昭和４６年から昭和６３年までの間の上記販売実績は，年間３億５０００万円弱から２６億円弱の間を推移しているにすぎない。）。上記のとおり，本件商標等は，その少なくとも一部が，商標登録出願日及び設定登録日において，本件引用商標が我が国で使用され始めた時期（昭和５１年ないし昭和５２年ころ）やそれが我が国で周知著名性を獲得した時期（遅くとも昭和５０年代半ば）に先行しているものの，本件商標等ないしこれらを付した商品について，現実に活発な宣伝広告が行われ，その商品の販売実績が拡大したのは，それよりも後である平成元年以降であるということになる。そして，「ＰｏｌｏＣｌｕｂ」の文字とポロプレーヤーの図形とを結合した商標である本件商標は，その設定登録日はもとより，商標登録出願日（平成２年１０月８日）においても，本件引用商標が周知著名性を獲得した時期に後れるものである。ｂ　また，原告又は株式会社ポロクラブジャパンが，本件商標等ないしこれらを付した商品の宣伝広告を活発に行っていたことは，上記(ア)ｂ　に認定したとおりであるが，その宣伝広告等の大部分において使用され，また，雑誌や業界新聞等に取り上げられた「ポロクラブ」に関する記事中で同ブランドの代表的な商標として掲げられているのは，「Ｐｏｌｏ　Ｃｌｕｂ」の文字とポロプレーヤーの図形とを結合した本件商標であり（前掲(ア)ｂ掲記の証拠），「Ｐｏｌｏ　Ｃｌｕｂ」等　の文字のみでなる商標が使用されている広告はごくわずかでしかない（前掲甲３５１，３６１，３６５，３６６，３７０ないし３７２，３７５，３７７等）ことが認められ，原告らにおいては，本件商標等のうちそのブランドを代表する商標は本件商標であると考えていたと推認し得るし，これらの宣伝広告等により一般の取引者及び需要者の印象に残った商標も本件商標であったものと認められる。そして，上記のとおり大部分の広告等で使用された本件商標をその指定商品に使用した場合には，これに接した取引者及び需要者に対し，本件引用商標ないしその略称を想起させる可能性が高いことは既に説示したとおりである。加えて，原告又は株式会社ポロクラブジャパンによる上記の宣伝広告等において，本件商標等を付した商品の出所である原告又はその使用権者を示す記載は全くないか，あっても，ごく小さな文字で「ＰＯＬＯ　ＣＬＵＢ　ＪＡＰＡＮ　ＣＯ．，ＬＴＤ．」や「株式会社ポロクラブジャパン」などと付記されている程度のものが多数である。そして，外国の著名商標ないしその略称と「ジャパン」ないし「日本」の文字を結合した「○○ジャパン」等というライセンシーの名称は，一般に海外ブランドを我が国でライセンス展開する場合に，いわゆる国内マスターライセンシーに多用されるものであることは公知の事実であり，また，「ＪＡＰＡＮ」は地名を，「ＣＯ．，ＬＴＤ．」は法人の種別を表示するものであって，自他商品識別力を有しない部分であるから，上記の表示は，ラルフ・ローレンに係る「Ｐｏｌｏ」ブランドとは異なる国内ブランドであることを積極的に示すものとはいい難い。なお，平成１２年以降の広告等の中には，「ポロクラブは，上野衣料株式会社の登録商標です」等，その商標権者が原告であることを示す記載が見られる（甲１４４ないし１４８，２７３ないし２７９，３１３ないし３１７，３７１，３７２等）ものの，それ以前の広告等にこのような記載はなく，せいぜい最終需要者でない取引者を読者とすると考えられる繊研新聞等において，「この商標はポロクラブ製品のトレードマークです」又はこれと同趣旨の表示がされているものが若干存在する（甲第３６４ないし３７０，３８５，３８６等）程度であり，それも，平成５年以降に見られるにすぎない。
ｃ　さらに，「ＰｏｌｏＣｌｕｂ」，「ポロクラブ」の高い知名率が示されたという前記(ア)ａ認定の各種の調査において，その前提として　調査対象者に示されたのは本件商標であることがうかがわれる（甲２６ないし２８）のであって，これを見た調査対象者は，本件引用商標の「Ｐｏｌｏ」の文字及びポロプレヤーの図形と誤認混同を生じた疑いがあるといわざるを得ない。したがって，上記の調査結果から，本件引用商標とは別個のブランドとして，「ＰｏｌｏＣｌｕｂ」，「ポロクラブ」が一般需要者に認識されていたと判断することはできない。この点に関して，証拠（丙１）によれば，，被告補助参加人は株式会社博報堂に依頼して「「ポロ」ブランド調査」を行ったこと，同調査は平成１１年４月に首都圏の１０歳ないし４０歳代の「ファッションに興味・関心のある」男女計２８０名を対象に実施した調査の結果であること，この調査によれば，本件商標について，「見たことがある」者が７５．０％，「見たことがあるような気がする」者が１９．６％，以上合計９４．６％との結果が得られたにもかかわらず，これと「ポロ・ラルフ・ローレン」ブランド（本件引用商標の図形部分を提示）との関連性について，「兄弟ブランド・ファミリーブランドだと思う」者が６８．２％に達し，両者が無関係であることを以前から知っていた者は２３．６％にとどまること，両者の商品を購入したことがある者（サンプル数８２）に限って見ても，両者が無関係であることを調査時に初めて知った者が８６．６％を占めることが示されている。なお，株式会社博報堂が，マーケティング調査等の経験豊富な我が国を代表する広告代理店の１つであることは当裁判所に顕著であり，同号証の記載内容に照らして，特に誘導的な質問等が行われたことをうかがわせる事情は見当たらない。


平成１７年（行ケ）第１０２８０号　特許取消決定取消請求事件平成１７年（行ケ）第１０２８５号　特許取消決定取消請求参加事件平成１７年６月３０日判決言渡，平成１７年６月２日口頭弁論終結
判　　　　決
原　告　ＪＦＥミネラル株式会社（旧商号：川鉄鉱業株式会社）
参加人　ＪＦＥケミカル株式会社
原告及び参加人訴訟代理人弁理士　渡辺望稔，三和晴子，福島弘薫，高見憲，竹
本洋一
脱退原告　ＪＦＥスチール株式会社（旧商号：川崎製鉄株式会社）
被　告　特許庁長官　小川洋
指定代理人　酒井美知子，沼澤幸雄，一色由美子，林栄二，大橋信彦，井出英一
郎，柳和子
主　　　　文
原告及び参加人の請求を棄却する。
訴訟費用は，原告及び参加人の負担とする。
事実及び理由
第１　原告及び参加人（以下「原告ら」という。）の求めた裁判「特許庁が異議２００１－７３０６７号事件について平成１５年２月１９日にした異議の決定を取り消す。」との判決。
第２　事案の概要
本判決においては，書証等を引用する場合を含め，公用文の用字用語例に従って表記を変えた部分がある。
本件は，後記本件発明の特許権者である原告らが，特許異議の申立てを受けた特許庁により本件特許を取り消す旨の決定がされたため，同決定の取消しを求めた事案である。
１　特許庁における手続の経緯
(1)　本件特許（甲３）
特許権者：本件特許は，平成１３年６月８日，特許権者を川崎製鉄株式会社及び川鉄鉱業株式会社として設定登録された。その後，川崎製鉄株式会社は，ＪＦＥスチール株式会社に商号が変更されたが，平成１５年５月１９日，参加人に対し同社の有する持ち分を譲渡し（自らは脱退した。），その旨の登録がなされた（丙２）。また，川鉄鉱業株式会社は，平成１６年７月，商号変更によりＪＦＥミネラル株式会社となった。
発明の名称：「積層セラミックコンデンサー用ニッケル超微粉」
特許出願日：平成７年３月１０日
設定登録日：平成１３年６月８日
特許番号：第３１９７４５４号
(2)　本件手続
特許異議事件番号：異議２００１－７３０６７号
異議の決定日：平成１５年２月１９日
決定の結論：「特許第３１９７４５４号の請求項１ないし２に係る特許を取り消す。」
決定謄本送達日：平成１５年３月１０日（川崎製鉄株式会社及び川鉄鉱業株式会社に対し）
２　本件発明の要旨（以下，請求項１及び２記載の発明をいう場合には「本件発明１及び２」又は単に「本件発明」といい，各請求項記載の発明を個別にいう場合には，請求項の番号に対応して「本件発明１」などという。）【請求項１】平均粒径が0.1～1.0μmで，かつタップ密度が(2)式（以下「(2)式」という。）で表される条件を満足し，さらに粒度分布の幾何標準偏差が2.0以下，かつ平均結晶子径が平均粒径の0.2倍以上であることを特徴とする積層セラミックコンデンサー用ニッケル超微粉。
タップ密度≧－2.5×(平均粒径)
2＋7.0×(平均粒径)＋0.8・・・(2)式
【請求項２】塩化ニッケル蒸気の気相水素還元方法によって製造されたことを特徴とする請求項１記載の積層セラミックコンデンサー用ニッケル超微粉。
３　決定の要旨
決定は，本件発明１及び２は，刊行物２（特開平４－３６５８０６号公報，本訴甲５）に記載された発明であるから特許法２９条１項（平成１１年法律第４１号による改正前の特許法２９条１項。以下同様。）に違反するとともに，本件明細書の詳細な説明は実施可能要件を充足していないのであるから，特許法３６条４項（平成６年法律第１１６号附則６条２項の規定により「なお従前の例による」ものとされる同法による改正前の特許法３６条４項。以下同様。）にも違反するとした。
(1)　特許法２９条１項の規定違反について
ア　刊行物２の記載
「塩化ニッケル蒸気と水素との化学反応によりニッケル微粉を製造する方法において，塩化ニッケル蒸気濃度（分圧）を0.05～0.3とし，かつ1004℃（1277Ｋ）～1453℃（1726Ｋ）の温度で化学反応させることを特徴とする球状ニッケル超微粉の製造方法。」（特許請求の範囲）
「【０００２】【従来の技術】粒度分布が狭く，平均粒径が0.1～数μmの範囲にあり，粒子が球状の金属超微粉は，ペースト性状が良好でかつ電子回路の導体形成に用いたとき，導体部の微細パターン化あるいは薄層化が可能であることから，近年このような粉末がますます要望されている。
【０００３】例えば，積層セラミックスコンデンサーは，セラミックス誘電体と内部電極とを交互に層状に重ねて圧着し，これを焼成して一体化させて作られる
が，･･･」（1欄12～20行）
「【０００５】ところで，内部電極の厚みは，用いるペースト中のフィラーの粒径に制限される。すなわち，粒径より薄くすることはできない。したがって，粒径の小さなフィラー粉末を使用すればよいが，平均粒径が1μmより小さな粉末でも，内部電極ペースト印刷時のフィラーの充填が十分でなく密度が低いため･･･また，焼成時にデラミネーションが発生することが多かった。」（1欄33～40行）「【００１１】【発明が解決しようとする課題】上述したような従来技術に鑑みて，本発明は，平均粒径が0.1～数μmの範囲にある球状のニッケル超微粉の安価な製造方法を提供することを目的とするものである。」（2欄29～32行），「【００１８】反応温度の上限はニッケルの融点1453℃（1726Ｋ）以下に限定される。これは融点以上では，生成粒子が液滴で存在するため，異常に巨大に成長した粒子が発生することがあり，粒度分布が広がり，また反応器の壁への付着が増大するからである。また蒸発部での塩化ニッケル蒸気濃度（分圧）の上限は，0.3に限定される。濃度が0.3超では，粒径が粗大化し，所望の粒径が得られない。また，粗大化すると晶癖が発生しやすくなる。


【００１９】また塩化ニッケル蒸気濃度（分圧）の下限は，0.05に限定される。濃度が0.05未満では，粒成長が遅く，晶癖が発生しやすくなる。」（3欄34～45行）「【００２０】【実施例】実施例１　図１に示すような反応器１を用い，蒸発部２の石英ボート３に原料の塩化ニッケルを10g入れ，2l／分のアルゴンガス４中に濃
度（分圧）が5.0×10
ｰ2になるよう蒸発させた。この原料混合ガスを1030℃（絶対温度でニッケル融点の0.755倍）に設定した反応部５へ輸送し，反応中央ノズル６から1l／分の割合で供給される水素と接触・混合させ反応を起こさせた。反応部の温度を石英管で保護された熱電対８によって測定したところ1065℃（同0.775倍）まで上昇した。」（3欄47行～4欄8行）
「【００２３】実施例４　実施例１において，蒸発温度を1000℃（絶対温度でニッケル融点の0.74倍），濃度（分圧）を8.5×10
ｰ2とした以外は同じ条件でニッケル
粉を製造した。熱電対８によって測定したところ1053℃（同0.77倍）まで上昇した。発生したニッケル粉の比表面積は2.9m
2／gであり，電子顕微鏡観察によれば，
平均粒径0.23μmの球状粉であった。」（4欄31～38行）
イ　本件発明と刊行物２に記載された発明との対比
決定は，本件発明１及び２と刊行物２に記載された発明とを対比して，一致点及び相違点を以下のとおり認定した。
(ｱ)　一致点
「本件請求項１及び２に係る発明と刊行物２に記載された発明とを対比すると，両者は，「平均粒径が0.1～1.0μmである積層セラミックコンデンサー用ニッケル超微粉。」である点で一致し，「塩化ニッケル蒸気の気相還元方法によって製造され
た」点でも一致する」
(ｲ)　相違点
「本件請求項１及び２に係る発明が，「タップ密度が上記(2)式で表される条件を満足し，さらに粒度分布の幾何標準偏差が2.0以下，かつ平均結晶子径が平均粒径の0.2倍以上である」のに対して，刊行物２には，タップ密度，粒度分布の幾何標準偏差，平均結晶子径が示されていない点で相違する。」
ウ　相違点についての判断
「上記相違点について検討するに当たり，本件請求項１及び２に係る発明のニッケル超微粉の製造条件と刊行物２に記載された発明のニッケル超微粉の製造条件とを対比・検討する。
本件特許明細書（判決注：本訴甲３。以下，決定の引用部分も含め，「本件明細書」という。）の発明の詳細な説明には，「上記特徴を持つニッケル粉を効率よく製造するために，反応器を用いて塩化ニッケル蒸気と水素を化学反応させる方法が適している。具体的には，塩化ニッケル蒸気濃度（分圧）を0.05～0.3とし，かつ塩化ニッケル蒸気と水素を1004℃（1277Ｋ）～1453℃（1726Ｋ）の温度で化学反応させる。」（5欄22～27行）と記載されており，一方，刊行物２にも，「塩化ニッケル蒸気と水素との化学反応によりニッケル微粉を製造する方法において，塩化ニッケル蒸気濃度（分圧）を0.05～0.3とし，かつ1004℃（1277Ｋ）～1453℃（1726Ｋ）の温度で化学反応させることを特徴とする球状ニッケル超微粉の製造方法。」（特許請求の範囲）と記載されているから，両者の基本的な製造条件は一致している。
そして，本件明細書の実施例１においては，塩化ニッケル蒸気濃度8.0×10
ｰ2
（0.08），温度1050℃の条件で反応させて，比表面積が2.7m
2／g，平均粒径が
0.25μm，粒度分布の幾何標準偏差が1.4，平均結晶子径が0.2μm，タップ密度が
2.5g／cm
3のニッケル超微粉を得ており，反応させる際に，「10リットル／分のアルゴンガス」，「反応部５の中央ノズル６から下向きに5リットル／分の割合で供給される水素７」という条件を採用している。
一方，刊行物２の実施例４においては，塩化ニッケル蒸気濃度8.5×10
ｰ2
（0.085），温度1053℃の条件で反応させて，比表面積が2.9m
2／g，平均粒径が
0.23μmのニッケル超微粉を得ており，反応させる際に，「2l／分のアルゴンガス」，「反応中央ノズル６から1l／分の割合で供給される水素」という条件を採用している。
本件明細書の実施例１及び刊行物２の実施例４とを対比すると，塩化ニッケル蒸気濃度，反応温度は，ほぼ同一であり，比表面積，平均粒径もほぼ同程度であるから，粒度分布の幾何標準偏差，平均結晶子径，タップ密度もほぼ同程度のものが得られているものと認められる。
そこで，刊行物２の実施例４で得られたニッケル超微粉について，本件請求項１に記載された(2)式の右辺を計算すると，－2.5×(0.23)
2＋7.0×(0.23)＋0.8＝－
0.13＋1.61＋0.8＝2.28となり，これが，本件明細書の実施例１で得られたものと同
程度のタップ密度であるとすれば，2.5g／cm
3程度であるから，本件請求項１に記載
された(2)式を満たしているといえる。
また，刊行物２の実施例４で得られたニッケル超微粉は，平均粒径が0.23μmであり，本件明細書の実施例１で得られたニッケル超微粉（平均粒径0.25μm）よりも平均粒径が若干小さく，タップ密度も若干小さくなっていることが予測されるところ（本件明細書の実施例２は，塩化ニッケル蒸気濃度1.0×10ｰ1，反応温度1070℃，実
施例４は，塩化ニッケル蒸気濃度1.2×10
ｰ1，反応温度1020℃であり，得られたニッ
ケル超微粉は，それぞれ，比表面積が，1.7m
2／g，1.5m
2／g，平均粒径が，0.4μ
m，0.45μm，タップ密度が，3.7g／cm
3，4.0g／cm
3でほぼ同程度であるが，平均粒径


が大きくなると，それに比例してタップ密度も大きくなることが示されている。），刊行物２の実施例４で得られたニッケル超微粉のタップ密度が，平均粒径に比例して，本件明細書の実施例１における2.5g／cm3よりも小さくなっていると仮
定した場合には，2.3g／cm
3となるが，その場合でも，本件請求項１に記載され
た(2)式を満たしている。
なお，上記両実施例においてはアルゴンガス及び水素の流量が相違し，刊行物２には水素を下向きに供給することが示されていないが，上記審尋において指摘したとおり，本件明細書に記載された比較例１，２では，アルゴンガス，水素の流量条件（10リットル／分のアルゴンガス，5リットル／分の水素）及び水素を下向きに供給することは実施例１と同じであり，かつ，塩化ニッケル蒸気濃度は，それぞれ
2.2×10
ｰ1（0.22），1.4×10
ｰ1（0.14），反応温度は1110℃，1170℃であり，いずれも上記ニッケル超微粉の基本的な製造条件を満たしているにもかかわらず，いずれも，タップ密度は(1)式（以下「(1)式」という。）を満たしているが，(2)式を満たしていない，すなわち，本件請求項１，２に係る発明の条件を満たしていないものとなっているから，タップ密度が(2)式を満たすニッケル超微粉を得るために，「10リットル／分のアルゴンガス」，「反応部５の中央ノズル６から下向きに5リットル／分の割合で供給される水素７」という条件は本質的なものではなく（比較例１，２において，塩化ニッケル蒸気濃度及び反応温度を変更せずにタップ密度が(2)式を満たすニッケル超微粉を得るためには，アルゴンガス及び水素の流量，水素の供給方法を変更する必要がある。），刊行物２に記載された実施例４のニッケル超微粉は，アルゴンガス及び水素の流量，水素の供給方法が相違することでタップ密度が(2)式を満たさないとはいえない。また，取消理由で引用した刊行物１（「第３回新素材交流会議講演集」，平成６年７月，日本鉱業協会発行，特許異議申立人Ｚが提出した甲第１号証）（判決注：本訴甲６）には，ＣＶＤ法（塩化ニッケル蒸気と水素を化学反応させる方法）によるニッケル超微粉の一般的な特徴として，「粒度分布の幾何標準偏差が1.3～1.5であり，平均粒径は0.1～0.5μmの範囲で任意にコントロールできる」こと，「平均結晶子径は0.1μm以上であり，単結晶あるいは内部に双晶を含む高結晶性の粒子である」ことが記載されており（10頁1～17行），さらに，本件明細書の実施例において
も，塩化ニッケル蒸気濃度5.0×10
ｰ2～2.0×10
ｰ1，反応温度1010～1070℃の範囲で，
得られたニッケル超微粉の粒度分布の幾何標準偏差は1.4～1.6，平均結晶子径は0.1～0.2μmであり，ほとんど差異はなく，刊行物２の実施例４で得られたニッケル超微粉も，この範囲を大きく外れることはあり得ないから，粒度分布の幾何標準偏差は2.0以下，かつ平均結晶子径は平均粒径の0.2倍以上であると認められる。以上のとおり，刊行物２に記載された発明のニッケル超微粉は，本件請求項１及び２に係る発明のニッケル超微粉と同一の条件で製造されたものを含み，タップ密度，粒度分布の幾何標準偏差，平均結晶子径が本件請求項１，２に係る発明と重複するものと認められるから，両者は，上記の点で実質的に相違するとはいえない。したがって，本件請求項１及び２に係る発明は，刊行物２に記載された発明である。」
(2)　特許法３６条４項の規定違反について
「1)本件請求項１及び２に係る発明
･･･
本件特許の出願時の請求項１に係る発明は，
「【請求項１】平均粒径が0.1～1.0μmで，かつタップ密度が(1)式で表される条件を満足する積層セラミックコンデンサー用ニッケル超微粉。
タップ密度≧－2.5×(平均粒径)
2＋7.0×(平均粒径)＋0.6・・・(1)式」であったのに対して，原審で拒絶理由を回避するため，補正により，上記(1)式を上記(2)式に限定すると共に，「粒度分布の幾何標準偏差が2.0以下，かつ平均結晶子径が平均粒径の0.2倍以上である」という要件を付加して，本件請求項１としたものであるが，この限定に対応して，タップ密度が「(1)式を満たしているが，(2)式を満たしていない」出願時明細書における実施例７及び実施例８を，比較例１及び比較例２としたものである。
そして，本件明細書には，「(1)式を満足する領域ではクラック，デラミネーション発生率が10％以下である。また，タップ密度が(2)式を満たすのが好ましく，この場合のクラック，デラミネーション発生率は5％以下となっている。」（段落【0011】），「粒度分布の幾何標準偏差が2.0を超えると粗大な粒子が混入するので，膜厚が不均一となってクラックの原因となり好ましくない。結晶子径は結晶性を意味し，粒子の焼結の難易と関係する。すなわち，結晶子径が小さいほど粒子は焼結しやすく，積層セラミックスコンデンサーの焼成時，結晶子径が小さいニッケル粉を電極層として用いた場合，ニッケル層が過焼結により収縮してしまうのである。発明者らは，許容結晶子径を求めるべく実験を繰り返した結果，平均粒径が0.1～1.0μmの範囲で粒度分布の幾何標準偏差が2.0以下，かつ平均結晶子径が平均粒径の0.2倍以上であれば，焼成時にデラミネーションやクラックが発生しないことを見い出した。」（段落【0012】）と記載されている。すると，補正による上記請求項１の限定は，積層セラミックコンデンサー焼成時におけるクラック，デラミネーション発生率をより少なくする目的で行われたことは明らかであり，タップ密度が「(2)式を満たしている」ニッケル超微粉のみを実施例とし，タップ密度が「(1)式を満たしているが，(2)式を満たしていない」ニッケル超微粉を実施例から外して比較例１及び２としたのは，この目的に沿うものであるから，特許権者の主張するように本来本件特許発明の趣旨を逸脱したものとはいえない。
以上のとおりであるから，本件請求項１及び２に係る発明は，積層セラミックコンデンサー焼成時におけるクラック，デラミネーション発生率をより少なくするために，ニッケル超微粉のタップ密度が満たすべき条件を，「タップ密度≧－2.5×
(平均粒径)
2＋7.0×(平均粒径)＋0.6･･･(1)式」から「タップ密度≧－2.5×(平均粒
径)
2＋7.0×(平均粒径)＋0.8･･･(2)式」に限定した点にこそその眼目があるということができる。


したがって，本件明細書の発明の詳細な説明には，タップ密度が「(2)式を満たしている」本件請求項１及び２に係る発明のニッケル超微粉の製造条件が，タップ密度が「(1)式を満たしているが，(2)式を満たしていない」ニッケル超微粉の製造条件と区別して当業者が容易に実施をすることができる程度に記載されていなければならないといえる。
2)本件明細書の発明の詳細な説明の記載
･･･本件請求項１及び２に係る発明のニッケル超微粉の基本的な製造条件として，本件明細書の発明の詳細な説明には，「上記特徴を持つニッケル粉を効率よく製造するために，反応器を用いて塩化ニッケル蒸気と水素を化学反応させる方法が適している。具体的には，塩化ニッケル蒸気濃度（分圧）を0.05～0.3とし，かつ塩化ニッケル蒸気と水素を1004℃（1277Ｋ）～1453℃（1726Ｋ）の温度で化学反応させる。」（5欄22～27行）と記載されている。
そして，本件明細書に記載された実施例においては，この塩化ニッケル蒸気濃度及び反応温度の範囲に含まれる数値を採用し，すなわち，実施例１においては，塩
化ニッケル蒸気濃度8.0×10
ｰ2（0.08），反応温度1050℃，実施例２においては，塩
化ニッケル蒸気濃度1.0×10
ｰ1（0.1），反応温度1070℃，実施例３においては，塩化
ニッケル蒸気濃度2.0×10
ｰ1（0.2），反応温度1010℃，実施例４においては，塩化ニ
ッケル蒸気濃度1.2×10
ｰ1（0.12），反応温度1020℃，実施例５においては，塩化ニ
ッケル蒸気濃度5.0×10
ｰ2
（0.05），反応温度1015℃を採用し，それぞれ，平均粒径が，0.25μm，0.4μm，0.6μm，0.45μm，0.15μmで0.1～1.0μmの範囲内にあり，粒度分布の幾何標準偏差が，1.4，1.5，1.5，1.6，（実施例５は不明）で2.0以下であり，平均結晶子径が，0.2μm，0.2μm，0.2μm，0.15μm，0.1μmで平均粒径の0.2倍以上であり，いずれもタップ密度が(2)式を満たしているニッケル超微粉を得ている。
これに対して，比較例３においては，塩化ニッケル蒸気濃度は5.0×10
ｰ2（0.05）
であるが，反応温度が950℃で上記の範囲外であるため，得られるニッケル超微粉は，平均粒径は0.15μmであるが，タップ密度が(1)式を満たしていない（より厳しい条件である本件請求項１及び２に係る発明の(2)式も満たしていない）というものである。また，比較例４においては，反応温度は1110℃であるが，塩化ニッケル蒸
気濃度が4.0×10
ｰ2（0.04）で上記の範囲外であるため，得られるニッケル超微粉は，タップ密度は(1)式を満たしているが，平均粒径は1.1μmで本件請求項１及び２に係る発明の範囲内にないというものである。
したがって，実施例１～５，比較例３～４から，本件請求項１及び２に係る発明のニッケル超微粉を得るためには，「塩化ニッケル蒸気濃度（分圧）を0.05～0.3とし，かつ塩化ニッケル蒸気と水素を1004℃（1277Ｋ）～1453℃（1726Ｋ）の温度で化学反応させる」ことが必要であることはわかる。
一方，上記審尋において指摘したとおり，比較例１，２では，アルゴンガス，水素の流量条件（10リットル／分のアルゴンガス，5リットル／分の水素）及び水素を下向きに供給することは実施例１と同じであり，かつ，塩化ニッケル蒸気濃度は，
それぞれ2.2×10
ｰ1（0.22），1.4×10
ｰ1（0.14），反応温度は1110℃，1170℃であり，いずれも上記のニッケル超微粉の基本的な製造条件を満たしているにもかかわらず，いずれも，タップ密度は(1)式を満たしているが，(2)式を満たしていない，すなわち，本件請求項１及び２に係る発明の条件を満たしていないものとなっている。
3)　本件明細書の記載に基づいて実施することの容易性･･･特許権者は，平成１１年８月３０日付けの意見書中でアルゴンガス及び水素の流量は生成する金属ニッケル粉の物性に大きな影響を及ぼす旨を主張しているのであるから，かかる主張を前提とすれば，本件請求項１及び２に係る発明のニッケル超微粉を実施するためには，アルゴンガス及び水素の流量をどのように設定すればよいのかが明確でなければならないが，本件明細書の発明の詳細な説明中には，実施例に記載されているアルゴンガスが10リットル／分であり水素が5リットル／分である条件以外の条件についてはどのように設定すればよいのか何ら記載されていない。
例えば，上記比較例１，２において，塩化ニッケル蒸気濃度及び反応温度を変更しないで，タップ密度が(2)式を満たすようにするには，アルゴンガス及び水素の流量を変更する必要があるが，どのように変更すればよいのか示されていない。この点に関し，特許権者は，原審において平成１３年４月２３日に提出した意見書中で，引用文献１（「第３回新素材交流会議講演集」，平成６年７月，日本鉱業協会発行，取消理由通知の刊行物１に同じ）の図４に生成ニッケル超微粉粒径のキャリアガス流量依存性が示されており，かつその9頁8～9行に「キャリアガス流量を変えることにより平均粒径を0.1～0.5μmの範囲で任意にコントロールすることが可能である。」と記載されていることからみて，キャリアガス（アルゴンガス）及び水素の流量がニッケル超微粉の粉体特性に影響を及ぼすことは本件特許の出願時の技術常識であり，当業者に期待し得る程度以下の試行錯誤を行うだけで，本件請求項１及び２に係る発明を実施することができる旨の主張をしている。しかしながら，引用文献１の図４には，キャリアガス（アルゴンガス）流量が1l／minから4l／minまで増えるにしたがって，平均粒径が約0.45μmから約0.2μmまで減少することが示されているだけで，本件明細書の実施例のようにアルゴンガス流量が10l／min程度と大きい場合に平均粒径にどのような影響を及ぼすのかは明らかでなく（･･･本件明細書の実施例１においては，塩化ニッケル蒸気濃度8.0×10ｰ2，
温度1050℃，アルゴンガス流量10l／min，水素流量5l／minという条件で反応させて，平均粒径が0.25μmのニッケル超微粉を得ており，一方，刊行物２の実施例４に


おいては，塩化ニッケル蒸気濃度8.5×10
ｰ2，温度1053℃，アルゴンガス流量2l／
分，水素流量１l／分という条件で反応させて，平均粒径が0.23μmのニッケル超微粉を得ており，両者の塩化ニッケル蒸気濃度及び反応温度は，ほぼ同一であるから，引用文献１の図４に示された傾向が，キャリアガス（アルゴンガス）流量が大きい範囲についても当てはまるとすれば，本件明細書の実施例１のニッケル超微粉は，刊行物２の実施例４のものより平均粒径がかなり小さくなるはずであるが，同程度の平均粒径であり，アルゴンガス流量の影響は不明である。），また，アルゴンガス流量がタップ密度にどのような影響を及ぼすのかは示されていないから，この引用文献１の記載によっても，得られるニッケル超微粉のタップ密度が(2)式を満たすようにするために，アルゴンガス及び水素の流量をどのような範囲に設定すればよいのかは明らかでない。
以上のとおりであるから，「タップ密度≧－2.5×(平均粒径)
2＋7.0×(平均粒径)
＋0.8･･･(2)式」を満たしている本件請求項１及び２に係る発明のニッケル超微粉を，タップ密度が「(1)式を満たしているが，(2)式を満たしていない」ニッケル超微粉と区別して製造するためには，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された「塩化ニッケル蒸気濃度（分圧）を0.05～0.3とし，かつ塩化ニッケル蒸気と水素を1004℃（1277Ｋ）～1453℃（1726Ｋ）の温度で化学反応させる」，「10リットル／分のアルゴンガス」，「反応部５の中央ノズル６から下向きに5リットル／分の割合で供給される水素７」といった条件では足りず，塩化ニッケル蒸気濃度及び反応温度を上記範囲内でさらに特定の条件とする必要があり，また，塩化ニッケル蒸気濃度及び反応温度だけでなくアルゴンガス及び水素の流量を特定の範囲に設定する必要があると認められるが，本件明細書の発明の詳細な説明には，これらの製造条件については記載されていない。
したがって，当業者が，本件明細書の実施例１～５に示された以外の条件で本件請求項１及び２に係る発明を実施しようとした場合，タップ密度が(2)式を満たしているニッケル超微粉を製造できるかどうかも不明のまま，塩化ニッケル蒸気濃度，反応温度，アルゴンガス及び水素の流量を変更して不相当に多くの試行錯誤をしなければならないことになるから，本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて当業者が本件請求項１及び２に係る発明を容易に実施し得るとはいえない。
4)　本件特許の出願時の公知技術との関係
上記審尋において引用した刊行物２（特開平４－３６５８０６号公報）には，「塩化ニッケル蒸気と水素との化学反応によりニッケル微粉を製造する方法において，塩化ニッケル蒸気濃度（分圧）を0.05～0.3とし，かつ1004℃（1277Ｋ）～1453℃（1726Ｋ）の温度で化学反応させることを特徴とする球状ニッケル超微粉の製造方法。」（特許請求の範囲）が記載されており，そして，上記範囲内の塩化ニッケル蒸気濃度及び反応温度を採用することにより，平均粒径0.18～0.8μmのニッケル超微粉が得られることが実施例として示されている。また，同じく引用した１９９１年（平成３年）１２月１８日に公開された刊行物３（欧州特許出願公開第４６１８６６号公報）にも，同様の記載がある。してみると，本件請求項１及び２に係る発明のニッケル超微粉の製造条件と刊行物２及び３に記載されたニッケル超微粉の製造条件とは，「塩化ニッケル蒸気濃度（分圧）を0.05～0.3とし，かつ塩化ニッケル蒸気と水素を1004℃（1277Ｋ）～1453℃（1726Ｋ）の温度で化学反応させる」点で一致し，この条件を採用することにより，平均粒径が0.1～1.0μmの範囲内にあるニッケル超微粉を得る点でも一致するから，刊行物２及び３に記載された発明においても，「タップ密度が(2)式で表される条件を満足し，さらに粒度分布の幾何標準偏差が2.0以下，かつ平均結晶子径が平均粒径の0.2倍以上である」本件請求項１及び２に係る発明と同一のニッケル超微粉が得られている蓋然性が極めて大きいといい得る。
そうである以上，本件明細書の発明の詳細な説明において記載不備が問題となるのは，公知技術である刊行物２及び３に記載されたニッケル超微粉の製造条件と区別するための具体的な製造条件であり，塩化ニッケル蒸気濃度及び反応温度を上記の範囲でどのようなさらに限定された条件とするのか，アルゴンガス及び水素の流量をどのような範囲に設定するのかなどであるが，3)で述べたとおり，本件明細書の発明の詳細な説明には，これらの条件は記載されていない。
5)　まとめ
以上のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明には，「塩化ニッケル蒸気濃度（分圧）を0.05～0.3とし，かつ塩化ニッケル蒸気と水素を1004℃（1277Ｋ）～1453℃（1726Ｋ）の温度で化学反応させる」こと，この化学反応において，「10リットル／分のアルゴンガス」，「反応部５の中央ノズル６から下向きに5リットル／分の割合で供給される水素７」を用いることが記載されているが，「タップ密度が(2)式で表される条件を満足し，さらに粒度分布の幾何標準偏差が2.0以下，かつ平均結晶子径が平均粒径の0.2倍以上である」ニッケル超微粉を得るために必要な，塩化ニッケル蒸気濃度及び反応温度の範囲並びにアルゴンガス及び水素の流量の範囲については記載がなく，当業者が，上記発明の詳細な説明の記載に従って製造しようとしても，製造できるかどうかも不明のまま不相当に多くの試行錯誤をしなければならないことになるから，当業者が，「タップ密度が(2)式で表される条件を満足し，さらに粒度分布の幾何標準偏差が2.0以下，かつ平均結晶子径が平均粒径の0.2倍以上である」ニッケル超微粉を容易に製造することができるとすることはできず，このような発明の詳細な説明の記載について，「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度」に記載されているということはできない。」
(3)　結論
決定は，以下のとおり，結論付けた。
「したがって，本件請求項１及び２に係る発明の特許は，特許法２９条１項の規定に違反してされたものであるから，同法１１３条２号に該当し，取り消されるべきものである。
また，本件請求項１及び２に係る発明の特許は，特許法３６条４項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから，同法１１３条４号に該当し，取り消されるべきものである。」
第３　原告らの主張の要点


決定は，本件発明が，刊行物２に記載された発明であるから特許法２９条１項の規定に違反し，また，特許法３６条４項に規定する要件を満たしていないものであるから，取り消されるべきであると判断したが，この判断は，いずれも誤りであるから，取り消されるべきである。
１　取消事由１（新規性についての判断の誤り）
(1)　一般に，粉体の製造では，特定の粉体特性の粉体のみを１００％製造することは不可能で，ある条件の分布幅を持つ粉体群として製造される。本件発明は，このような幅を持った粉体特性のうち，①平均粒径が0.1～1.0μｍ，②粒度分布の幾何標準偏差が2.0以下，③平均結晶子径が平均粒径の0.2倍以上であるニッケル超微粉が，前記(2)式の関係を満たせば，積層セラミックコンデンサー製造工程におけるクラックや剥離の発生しにくい積層セラミックコンデンサー用ニッケル超微粉として有用であることを見出した発明であり，新規な物質の発明ではない。本件請求項１に記載された粉体特性，とりわけタップ密度と平均粒径との関係は，積層セラミックコンデンサーを製造する工程でクラックや剥離が発生しにくいニッケル超微粉を選択するための指標とでもいうべきものである。
他方，刊行物２には，タップ密度と平均粒径との関係が(2)式を満足するとの記載はなく，積層セラミックコンデンサー製造工程でクラック，デラミネーションが５％以下であるという効果を持つ，積層セラミックコンデンサー用に特に適した構造を有しているニッケル超微粉についての記載もない。刊行物２の実施例４に記載された製造条件が，本件発明の実施例の製造条件の範囲内であるとしても，刊行物２の実施例４記載の製造方法に従って製造されたニッケル微粉が，積層セラミックコンデンサー製造工程でクラックや剥離が発生しにくいという効果を持つ積層セラミックコンデンサー用に特に適した構造を有しているとは限らない。(2)　決定は，本件明細書の実施例１と刊行物２の実施例４とを対比し，種々の仮定をした上で，刊行物２の実施例４で得られたニッケル微粉は，本件請求項１に記載された(2)式を満たしていると結論している。しかしながら，決定が行った仮定は，本件特許発明の結果から演繹して思いついた後知恵であり，合理的な根拠に基づくものではない。仮に，これらの仮定が正しいとしても，刊行物２に記載された製造方法でつくられたニッケル超微粉の一部が本件請求項１記載の粉体特性を満たす可能性があることを示すにすぎない。
(3)　原告らは，刊行物２記載の方法により製造されたニッケル超微粉が本件請求項１に係るニッケル超微粉とは異なることを示すために追試実験を行った。この追試実験は，刊行物２の実施例１及び４，本件発明の実施例１，本件発明の図１の×点，△点，○点の６種類の追試実験をして，得られたニッケル超微粉の平均粒径，粒度分布の幾何標準偏差，平均結晶子径，タップ密度を測定し，本件発明の(2)式の値を計算したものである。すると，刊行物２の実施例４の条件に従って製造したとしても，本件請求項１記載のすべての特性を満たす範囲のものが製造できるとは限らないとの結果を得た（甲７の表２）。
被告は，甲７の実験報告書について，客観性や信憑性に欠けると主張する。しかしながら，上記追試実験は，刊行物２記載の発明及び本件発明の出願当時の事情を考慮して実験条件を定めたものである。すなわち，刊行物２記載の発明については，当該発明の当時使用した装置に近い装置を用いるために，直径50ｍｍの石英管を反応管とし，反応管の反応部の長さ／直径（以下「装置Ｌ／Ｄ」という。）の数値を「6」としたものである。他方，本件発明については，その出願当時入手できた石英管の管径（直径65mm）を採用し，さらにその当時には反応部の長さを長くして一定の特性を持ったニッケル超微粉をまとまった量製造する必要があったことを考慮し，装置Ｌ／Ｄの数値を「13.7」としたものである。このように，甲７の実験報告書のデータの装置Ｌ／Ｄの条件設定は合理的なものであり，刊行物２の実施例で得られた物と本件発明の物が同一物ではなく，その有用性が異なることを説明ないしは証明するために最もわかりやすい条件として現時点で設定したものにすぎない。
(4)　以上によれば，決定が「本件明細書の実施例１及び刊行物２の実施例４とを対比すると，塩化ニッケル蒸気濃度，反応時間はほぼ同一であり，比表面積，平均粒径もほぼ同程度であるから，粒度分布の幾何標準偏差，平均結晶子径，タップ密度もほぼ同程度のものが得られているものと認められる。」とした上で，本件発明１及び２には新規性がないと判断したことは誤りである。２　取消事由２（実施可能要件についての判断の誤り）(1)　前記のとおり，本件発明は新規な物の発明ではなく，有用性の高い用途を持つニッケル微粉を選択する指標を与えるものである。このような指標が提示されれば，当業者は，通常の試行錯誤の範囲内で，本件明細書に記載された製造方法内において，特定の製造装置ごとに細部の技術的条件を変化させ，その結果得られた粉体の特性と指標とを比較しながら，適した製造条件を決定することができる。また，得られた粉体群から特定の指標に基づいて分級して所定の条件を持つ粉体を選択してもよい。
この点，決定は，タップ密度が平均粒径の二次関数で定義されていることから，製造条件の設定が困難であるとする。しかしながら，工業的な技術の研究において特性間の関係式を見出すには，各特性ごとに指数関数で表す一般式を仮定し，実験結果からその指数の値や他の必要な定数を決定する方法が最も一般的であり，その結果が二次関数で表されるからといって製造条件の設定が至難であるとはいえない。
(2)　本件明細書に記載されている実施例１ないし５と比較例１ないし４とを対比すると，本件請求項１を満たすニッケル超微粉は，塩化ニッケル蒸気濃度0.05～0.2の範囲で，反応温度1010℃～1070℃の範囲で好適に製造できることが理解できる。被告は，比較例１及び２は，いずれも本件明細書に記載された塩化ニッケル蒸気濃度0.05～0.3，反応温度1004℃～1453℃の範囲内にあるにもかかわらず，(2)式を満足していないなどと主張するが，当業者であれば，実施例に記載された範囲内である塩化ニッケル蒸気濃度0.05～0.2及び反応温度1010℃～1070℃の製造条件のもとで，請求項１に記載されたニッケル超微粉が好適に製造されることを直ちに理解できるというべきである。


(3)　仮に，被告の主張するとおり，本件請求項１記載の粉体特性を持つ粉体群を高収率で製造する方法が特定されていないとしても，本件請求項１に記載された条件が明確である以上，本件明細書の記載に従って製造された粉体特性が請求項１の範囲内であるか範囲外であるかは本件明細書の記載に従って各特性を測定することにより明快に判別し得るのである。したがって，本件明細書の記載が実施可能要件を満たしていないとの被告の主張は失当である。
(4)　決定は，「本件明細書の発明の詳細な説明には，タップ密度が「(2)式を満たしている」本件請求項１及び２に係る発明のニッケル超微粉の製造条件が，タップ密度が「(1)式を満たしているが，(2)式を満たしていない」ニッケル超微粉の製造条件と区別して当業者が容易に実施をすることができる程度に記載されていなければならないといえる。」（決定書11頁25～29行）とする。しかしながら，(1)式と(2)式の差は出願時明細書に記載されるように，本発明のニッケル超微粉を用いて積層セラミックコンデンサーを製造する際にクラック，デラミネーション発生率が１０％以下であるか，５％以下であるかの差である。このような粉体群の製造に際して両方を区別して製造できる画期的な製造方法があれば，製造方法の発明として特許されるべきものであり，ニッケル超微粉の用途又は評価の指標の発明である本件発明において両者を区別する製造方法の記載を求めるのは誤りである。(5)　決定は，一方で刊行物２に記載されたニッケル超微粉は本件発明に係るニッケル超微粉と同一の製造方法で製造された物を含むとして，本件明細書記載の方法により請求項１に係るニッケル超微粉を製造することができることを前提としながら，他方で本件明細書の詳細な説明には，当業者が本件特許を容易に製造できる程度にその具体的な製造方法が記載されているとはいえないとしているが，この説示は相互に矛盾している。
(6)　さらに，決定は「刊行物２及び３に記載された発明においても，･･･本件請求項１及び２に係る発明と同一のニッケル超微粉が得られている蓋然性が極めて大きいといい得る」とした上で，「そうである以上，本件明細書の発明の詳細な説明において記載不備が問題となるのは，公知技術である刊行物２及び３に記載されたニッケル超微粉の製造条件と区別するための具体的な製造条件であり，塩化ニッケル蒸気濃度及び反応温度を上記の範囲でどのようにさらに限定された条件とするのか，アルゴンガス及び水素の流量をどのような範囲に設定するのかなどであるが，3)で述べたとおり，本件明細書の発明の詳細な説明には，これらの条件は記載されていない。」としている（決定書14頁下から4行～15頁8行）。しかし，「本件請求項１及び２に係る発明と同一のニッケル超微粉が得られている蓋然性が極めて大きい」という決定の前提が誤っていることは前記のとおりである。(7)　以上のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明の記載が特許法３６条４項の要件に違反するという決定の判断は誤りであり，取り消されるべきである。
第４　被告の主張の要点
本件発明１及び２が特許法２９条１項及び３６条４項に違反するとした決定の認定判断に誤りはなく，原告らの取消事由は理由がない。１　取消事由１（新規性についての判断の誤り）に対して原告らは，刊行物２の実施例４について追試実験を行ったところ，甲７の実験報告書に示すとおり，同実施例のニッケル超微粉は，本件発明のタップ密度に係る(2)式の関係を満足しないことが明らかになったから，本件発明が刊行物２に記載された発明であるとした決定の判断は誤りである旨主張している。そこで，上記実験報告書を検討すると，本件特許公報の図１の×点，△点及び○点に関する追試実験，刊行物２の実施例１及び４の追試実験のデータを対比すると，図１に関する追試実験の場合には装置Ｌ／Ｄ以外の条件を同一にして実験が行われ（装置Ｌ／Ｄの数値は，×点が6，△点が8.9，○点が13.7），○点だけがタップ密度の(2)式を満たしている。これに対し，刊行物２の実施例の場合は，装置Ｌ／Ｄの数値を「6」と設定して実験を行い，タップ密度に関する(2)式を満たさなかったとされている。このような実験結果に照らすと，装置Ｌ／Ｄの数値がタップ密度の特性に関与していることは明らかであるが，刊行物２の実施例について設定された「6」という装置Ｌ／Ｄの数値は，刊行物２の発明者の装置に近いと実験者が考えた装置から算出された客観性に欠ける数値であり，本件発明の実施例について設定された「13.7」という数値も本件明細書に記載のない根拠のない数値である。本件特許公報の図１に関する実験において，Ｌ／Ｄの数値が「6」の場合に(2)式を満たさず，「13.7」の場合に(2)式を満たしていることを考慮すると，実験者は刊行物２の実施例について(2)式を充足しない数値をあえて採用したと考えられなくもない。
そうすると，原告らが提出した実験報告書は，それ自体が客観性や信憑性に欠けるものであり，しかも，本件明細書及び刊行物２の記載に基づかないものであるから，このような実験報告書のデータによって決定の新規性に関する判断が否定されるものではない。
したがって，原告らの主張は根拠を欠くものである。
２　取消事由２（実施可能要件についての判断の誤り）に対して(1)　金属粉は，積層セラミックコンデンサー用のほかに，一般的な粉末冶金の原料粉として広く使用されているが，その金属粉の代表的な特性は，粒径（粒度），粒度分布，粒形（球状，鱗片状，針状等），見掛密度，タップ密度，流動度，圧縮性及び焼結性等である（乙１）。また，このような金属粉の特性は，製法ごとに異なるものであり，中でも粒形，粒径，粒度分布，見掛密度，タップ密度，流動度等は，その製造法の違いにより著しく異なることから，金属粉をその種類や特性によって分類する際に，製造法の名称をとり，例えばアトマイズ粉，還元粉，電解粉等と分類されることも周知の事項である。
また，金属粉の特性は，個々の金属粉の特性を示しているわけではなく，粉体の集合体（粉体群）としての特性を意味する。このような粉体群の金属粉は，工場において大量生産されるので，前記諸特性は製法によって一義的に決定されることになる。したがって，金属粉の諸特性は，その製法と切り離すことができない密接不可分な関係にあることは周知であり，ある特性を有する金属粉を大量に得ようとする場合には，その特性に適した製造法を選択し，製造条件を綿密に設定しなければならないのが実情である。


(2)　本件発明に係るニッケル超微粉も，一般的な金属粉の特性を表す粒径，粒度分布，平均結晶子径及びタップ密度に関するものであるから，このニッケル超微粉の製造法と密接不可分な関係にある。とりわけ，本件発明に係るニッケル超微粉は，その平均粒径が0.1～1.0μmと極めて微細なものであり，通常の製法により得ることは困難である。本件明細書によれば，従来の湿式法では本件発明に係るニッケル超微粉を得られないために，塩化ニッケルの気相水素還元法が採用されたというのであり，本件発明に係るニッケル超微粉と塩化ニッケルの気相水素還元法は密接不可分の関係にある。しかも，上記製造方法を採用しても，その設定条件によっては本件請求項１記載の特性を満たさないことがあるというのであるから，具体的な製造条件の設定が重要であるところ，本件発明のタップ密度は平均粒径の二次関数で定義されるものであるから，その製造条件の具体的な設定についてまで明らかにされなければ，当業者といえども本件請求項１の条件を備えたニッケル超微粉を容易に製造することはできない。本件発明のように「物」の発明であっても，その物を当業者が容易に製造することができない場合には，社会における産業の発達に寄与する程度に発明を公開したことにならないというべきである（東京高裁平成１４年２月７日判決，平成１２年（行ケ）第１２０号最高裁ＨＰ参照）。(3)　本件明細書記載にかかる実施例１ないし５と比較例１ないし４を比較すると，実施例１ないし５と比較例１及び２とは，塩化ニッケルの気相水素還元法の製造条件が本件明細書の段落【0013】に具体的に開示された範囲内において設定されている点で共通しているが，その結果を対比すると，実施例１ないし５に係るニッケル粉は本件請求項１記載の特性をすべて満たしているのに対して，比較例１に係るニッケル粉はタップ密度と粒度分布の特性を満たさず，比較例２に係るニッケル粉はタップ密度と平均結晶子径／平均粒径の特性を満たしていない。このことは，気相水素還元法においてアルゴン流量と水素供給量を一定とした場合に，塩化ニッケルの蒸気分圧と反応温度の２条件だけをそれぞれ本件明細書記載の範囲内に設定しただけでは本件請求項１の特性を満たすニッケル超微粉を製造することができないことを意味している。
このような齟齬が生じた原因としては，塩化ニッケルの蒸気分圧と反応温度の２条件のほかに第３の条件が影響したことが考えられる。この第３の条件としては，決定が挙げるアルゴンガス及び水素の流量，刊行物１（甲６）が示唆するアルゴンガス流量，川鉄鉱業株式会社作成に係る「機能素材商品案内」（甲８）が示唆する反応時間等が考えられるが，その条件をどのような範囲に設定すればよいかについて本件明細書には全く記載されておらず，当業者が容易に設定することができるようなものではない。さらに，前記実験報告書（甲７）によれば，装置Ｌ／Ｄの数値がタップ密度の特性に関与しているとも考えられる。
以上のとおり，請求項１の特性をすべて満たすニッケル超微粉を製造するためには本件明細書に記載された製造条件では不足であり，同明細書の記載や技術常識をもってしても当業者が製造することができないのであるから，本件明細書には決定が判断するとおりの記載不備がある。
(4)　原告らは，本件発明は，特定の用途に特定の物性が大きな影響を持つことを見出した発明であり，新規な物質の発明ではなく，積層セラミックコンデンサーという特定の用途に供するために適した超微粉としての指標（粉体特性）を見出したものであると主張する。しかしながら，本件発明は，少なくとも本件請求項１記載の特性を持つニッケル超微粉である点で新規な物の発明である。(5)　原告らは，本件発明に係るニッケル超微粉は製造装置の細部の技術的な条件を決定すれば容易に製造することができると主張しているが，特性が新規な粉体はその製造条件を工夫してはじめて製造することできるものである。本件発明のニッケル超微粉の場合も，塩化ニッケルの気相水素還元法の製造条件を綿密に設定することによって製造されるものであり，少なくとも従来技術の湿式法では製造することができない特性の超微粉であることは前記のとおりである。本件発明に係るニッケル超微粉は，原告らの主張するような当業者の試行錯誤の範囲内で簡単に製造することができるようなものではなく，本件明細書の記載からはどのような条件設定をすれば製造が可能となるのか明らかではない。
(6)　原告らは，得られた粉体群から特定の指標に基づいて分級して所定の条件を持つ粉体を選択してもよいと主張している。しかしながら，本件明細書には，公知の多種類の製造方法により製造された種々のニッケル超微粉の中から本件請求項１記載の特性を満たす超微粉を選別して入手し得るとの記載は存在しない。得られたニッケル超微粉体群から分級して（ふるい分けして）得られる特性は，せいぜい平均粒径と粒度分布の特性を持つ粉体だけであって，例えば平均粒径の二次関数によって定義されるタップ密度や平均結晶子径と平均粒径の比を満たす粉体を分級によって選別して入手できるとは考えられない。
(7)　原告らは，本件請求項１記載の特性を持つニッケル超微粉は，公知の多種類の製造方法によって偶然に製造される可能性があるとも主張している。しかしながら，本件明細書には，ニッケルの気相水素還元法以外の公知の製造法で製造することができるとは一切記載されていない。むしろ，本件明細書の比較例５及び６には，公知の「湿式法」では請求項１記載の特性を持つニッケル超微粉を製造することができないことが示されているのであって，原告らの上記主張は根拠がない。原告らは偶然に製造することができる可能性についても主張しているが，偶然に製造することができてもその反復性に乏しい場合には特許法に規定する実施可能要件を満たしているとはいえない。
(8)　以上によれば，本件明細書は「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度」に記載されているものとはいえないのであるから，本件請求項１及び２に係る特許が特許法３６条４項に違反するとした決定の判断は正当である。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（新規性についての判断の誤り）について(1)　特許法２９条１項各号は新規性を有しない発明を類型化して規定しているところ，決定は，本件発明１及び２は刊行物２に記載された発明であるから，特許法２９条１項３号に該当するので特許要件を充足しないと判断し，原告らはこの判断は誤りであると主張する。同号にいう「刊行物に記載された発明」とは，刊行物に記載されている事項及び刊行物の記載から当業者が把握し得る事項をいうと解すべきところ，刊行物２には以下の記載がある。


(ｱ)　「塩化ニッケル蒸気と水素との化学反応によりニッケル微粉を製造する方法において，塩化ニッケル蒸気濃度（分圧）を0.05～0.3とし，かつ1004℃（1277Ｋ）～1453℃（1726K）の温度で化学反応させることを特徴とする球状ニッケル超微粉の製造方法。」（特許請求の範囲）
(ｲ)　「【従来の技術】粒度分布が狭く，平均粒径が0.1～数μｍの範囲にあり，粒子が球状の金属超微粉は，ペースト性状が良好でかつ電子回路の導体形成に用いたとき，導体部の微細パターン化あるいは薄層化が可能であることから，…例えば積層セラミックコンデンサーは，…」（段落【0002】～【0003】）(ｳ)　「【発明が解決しようとする課題】上述したような従来技術に鑑みて，本発明は，平均粒径が0.1～数μｍの範囲にある球状のニッケル超微粉の安価な製造方法を提供することを目的とするものである。」（段落【0011】）(ｴ)　「【実施例】実施例１　図１に示すような反応器１を用い，蒸発部２の石英ボート３に原料の塩化ニッケルを10ｇ入れ，2ｌ／分のアルゴンガス４中に濃度（分圧）が5.0×10
ｰ2になるよう蒸発させた。この原料ガスを1030℃（絶対温度でニッケル融点の0.755倍）に設定した反応部５へ輸送し，反応中央ノズル６から1ｌ／分の割合で供給される水素と接触・混合させ反応を起こさせた。…ニッケル粉の形状が完全に近い球状であることがわかる。」（段落【0020】）(ｵ)　「実施例４　実施例１において，蒸発温度を1000℃（絶対温度でニッケル融点の0.74倍），濃度（分圧）を8.5×10
ｰ2とした以外は同じ条件でニッケル粉を製造
した。熱電対８によって測定したところ1053℃（同0.77倍）まで上昇した。発生し
たニッケル粉の比表面積は2.9ｍ
2／ｇであり，電子顕微鏡観察によれば，平均粒径
0.23μｍの球状粉であった。」（段落【0023】）(2)　上記記載によれば，本件発明と刊行物２記載の発明は，物の発明か方法の発明かの違いはあるものの，いずれも積層セラミックコンデンサー等に用いられるニッケル超微粉についての発明であり，そこに記載されたニッケル超微粉の製造方法は，塩化ニッケル蒸気濃度（分圧）を0.05～0.3とし，かつ1004℃（1277Ｋ）～1453℃（1726K）の温度で塩化ニッケル蒸気と水素とを化学反応させるというものであり，本件発明と基本的に一致しているということができる。そして，本件明細書の実施例１及び刊行物２の実施例４とを対比すると，両者の塩化ニッケル蒸気濃度（前者は0.08，後者は0.085），反応温度（前者は1050℃，後者は1053℃）はほぼ同一であり，その結果得られたニッケル粉の比表面積（前者につき2.7m
2/g，後者につき2.9m
2/g），平均粒径（前者は0.25μｍ，後者は0.23μｍ）もほぼ同程度であると認められる。
さらに，刊行物１（甲６）には，気相水素還元方法と同様の気相化学反応法により製造されたニッケル超微粉の特徴は，粒度分布の幾何標準偏差が1.3～1.5であり，平均粒径が0.1～0.5μm，平均結晶子径は0.1μmであるとの記載があり（10頁），これによれば，刊行物２の実施例４にはニッケル粉の粒度分布の幾何標準偏差，平均結晶子径の数値についての測定結果が記載されていないものの，刊行物２の実施例４に係るニッケル粉は，本件請求項１の粒度分布の幾何標準偏差，平均結晶子径の条件を満たすというべきである。
タップ密度についても，刊行物２には測定結果の記載はないが，本件明細書の実施例１と刊行物２の実施例４は，基本的に同一の製造方法を採用し，その結果製造されたニッケル粉の比表面積及び平均粒径もほぼ同一の数値が得られ，両実施例には製造されるニッケル粉のタップ密度に差が生じるような条件の差異も存在しないのであるから，両実施例に係るニッケル粉のタップ密度はほぼ同程度であり，刊行物２の実施例４に係るニッケル粉のタップ密度は，本件明細書の実施例１に係るニッケル粉と同様に(2)式を満たすと認めるのが相当である（なお，本件明細書の実施例１と刊行物２の実施例４ではアルゴンガス及び水素流量が異なっているが，決定も説示するように，キャリアガス流量の条件の差がタップ密度等の数値に影響を及ぼすとは認められない。）。
以上によれば，刊行物２の実施例４に係るニッケル粉は，本件請求項１に記載されたニッケル超微粉と同一であり，本件発明は刊行物２に記載された発明ということができる。
(3)　これに対し，原告らは，刊行物２の実施例１及び４，本件明細書の図１の○点，×点，△点のデータ，本件明細書の実施例１について追試実験した結果を記載した実験報告書（甲７）を提出し，刊行物２の実施例４記載の条件に従って製造されたニッケル粉は，本件特許の請求項１の特性をすべて満たすものではないと主張する。
しかしながら，この追試実験は，装置Ｌ／Ｄの数値を刊行物２の実施例について「6」，本件発明について「13.7」と設定して行われている。他方，本件明細書の図１の×点，○点，△点のデータ（本件明細書にはその具体的な製造条件について記載がない。）に関する製造実験は，装置Ｌ／Ｄの条件のみを変え，他の条件は本件明細書実施例４の記載に従って行われ，その結果，装置Ｌ／Ｄの数値をそれぞれ「6」及び「8.9」と設定した×点，△点については(2)式を満たさず，同数値を「13.7」と設定した○点については(2)式を満たすとの結果を得ている。同実験結果によれば，装置Ｌ／Ｄの数値はタップ密度の数値を左右する要素の一つであることが窺われる。


上記追試実験において，刊行物２の実施例について装置Ｌ／Ｄ値を「6」とし，本件発明の実施例について装置Ｌ／Ｄ値を「13.7」とした理由について，上記実験報告書には刊行物２の記載や本件発明の開発経緯を参考にしたものであると記載されている。しかしながら，前記のとおり，装置Ｌ／Ｄ値はもとより，反応管径Ｄ及び反応部長Ｌについても，本件明細書及び刊行物２には全く記載がないのであるから，装置Ｌ／Ｄの数値をいかに設定するかは当業者に任された設計事項というべきであり，刊行物２の実施例について装置Ｌ／Ｄ値を「6」（本件発明の図１の追試では装置Ｌ／Ｄ値を「6」とした場合にタップ密度が最も小さくなっている。）に設定し，本件発明の実施例について装置Ｌ／Ｄ値を13.7（本件発明の図１の追試では装置Ｌ／Ｄ値を「13.7」とした場合にタップ密度が最も大きくなっている。）と設定すべき合理的な理由は見出すことができない。
したがって，原告らの行った追試実験の結果は，刊行物２の実施例１及び４記載の条件に従って製造されたニッケル粉の平均粒径，タップ密度，粒度分布の幾何標準偏差，平均結晶子径を正確に示しているものと認めることはできない。(4)原告らは，仮に，決定の説示するとおり，刊行物２に記載された製造方法により製造されたニッケル超微粉が本件請求項１記載の特性を満たすことがあるとしても，それはごく一部にすぎず，それ以外の物は上記特性を満たさないと主張する。しかしながら，前記のとおり，本件発明は「新規な物の発明」であるから，刊行物２に記載された製造方法に基づいて製造されたニッケル粉の一部が本件請求項１記載の特性を満たすものであったとしても，本件発明は刊行物２に記載された発明であると認定することを妨げないというべきである。(5)　以上のとおりであるから，本件発明は，刊行物２に記載された発明であるとした決定の判断に誤りはなく，原告らの主張する取消事由１は採用することができない。
２　取消事由２（実施可能要件についての判断の誤り）について(1)　我が国の特許制度は，産業政策上の見地から，自己の発明を公開して社会における産業の発達に寄与した者に対し，その公開の代償として，当該発明を一定期間独占的，排他的に実施する権利（特許権）を付与してこれを保護することにしている。特許請求の範囲，明細書及び図面は，特許発明の技術的内容を公開するとともに，その技術的範囲を明示する役割を担うものであるところ，特許法３６条４項は，明細書の発明の詳細な説明の記載について，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に記載しなければならないとしている（なお，平成６年法律第１１６号による改正前の特許法３６条４項は「当業者が容易にその実施をすることができる程度に」と規定し，改正後の同条項は，「容易に」を削除し，「明確かつ十分に」と加えているが，要件が過重又は緩和されたものではなく，解釈上も運用上も実質において差異はないものと解される。）。
ここでいう「実施」とは，「物の発明」の場合，その物を製造，使用等することであるから，当業者がその物を製造することができる程度に記載しなければならないことはいうまでもなく，そのためには，明細書，図面全体の記載及び技術常識に基づき特許出願時の当業者がその物を製造できるような場合を除き，具体的な製造方法を記載しなければならないと解すべきである。
(2)　ところで，原告らは，本件発明は新規な「物」の発明ではなく，新規で有用性の高い用途を持つニッケル超微粉を選択するための「指標」に関する発明であると主張する。
しかしながら，本件発明の対象は，本件請求項１及び２の記載によれば，一定の特性を有することを特徴とする「積層セラミックコンデンサー用ニッケル超微粉」であるというのであり，さらに本件明細書にも以下の記載がある。(ｱ)　「【産業上の利用分野】　本発明は，積層セラミックコンデンサーの内部電極にも用いられるニッケル超微粉に関するものである。」（段落【0001】）(ｲ)　「【従来の技術】　…特開平１－１３６９１０号公報には，純度９９％以上，粒径0.1～0.3μｍのニッケル粉を湿式法で製造する方法が開示されているが，実際にペーストを試作して電子部品の電極に使用したという記述はない。しかしながら，本発明者らの調査では，従来の湿式法によるニッケル粉をペーストにして積層セラミックコンデンサーの電極とする場合，焼成時に体積変化が大きくデラミネーションやクラックの発生が多発しやすいことが判明した。…」（段落【0003】）(ｳ)　「【発明が解決しようとする課題】　本発明は，このような従来技術の問題点に鑑み，積層セラミックコンデンサー製造工程におけるクラックや剥離が発生しにくい，低抵抗な電極材料としてのニッケル粉を提供することを目的とする。」
（段落【0006】）
(ｴ)　「【課題を解決するための手段】　本発明は，平均粒径が0.1～1.0μｍで，かつタップ密度が(2)式で表される条件を満足する積層セラミックコンデンサー用ニッケル超微粉であり，その粒度分布の幾何標準偏差が2.0以下，かつ平均結晶子径が平均粒径の0.2倍以上である。さらには塩化ニッケル蒸気の気相水素還元方法によって製造されるのが望ましい。」（段落【0007】）
(ｵ)　「【実施例】実施例１　図２に示すような反応器１を用い，蒸発部２のルツボ３に原料の塩化ニッケルを入れ，10リットル／分のアルゴンガス４中に濃度（分圧）が8.0×10
ｰ2なるように加熱，蒸発させた。この原料混合ガスを蒸発部２の下流に位置する1050℃（1323K）に設定した反応部５へ輸送し，反応部５の中央ノズル６から下向きに5リットル／分の割合で供給される水素７と接触・反応させて反応を起こさせた。発生したニッケル粉はガスとともに冷却部９を通過させた後，図示省略した捕集装置で回収した。…」（段落【0014】）


本件特許請求の範囲及び明細書の上記記載によれば，本件発明は，積層セラミックコンデンサー用ニッケル超微粉を提供することを目的とする「物の発明」であり，既存のニッケル超微粉から特定の物性を有するものを選択する「指標」に関する発明ということはできない。原告らが主張するように，本件発明が特定の用途に特定の物性が大きな影響を与えることを見出した発明であるのなら，特定の用途に用いるニッケル超微粉を特定の物性により選択する方法の発明として特許請求の範囲を記載するとともに，その具体的な選択方法について明細書に記載すべきであるが，本件特許請求の範囲及び明細書にはそのような記載はなされていない。したがって，本件発明は，特定の用途に特定の物性が大きな影響を与えることを見出した発明であるとはいえず，新規な物の発明というべきである。(3)　そこで，本件明細書の発明の詳細な説明に，新規な物の発明である本件発明を当業者が容易に実施することができる，すなわち本件発明に係るニッケル超微粉を容易に製造することができる程度にその製造方法が記載されているかどうかについて検討する。
ア　本件明細書には，本件発明に係るニッケル超微粉の製造方法について，以下の記載がある。
「ニッケル純度は99.5重量％以上が好ましく，99.5重量％未満では焼成時にデラミネーションやクラックが発生しやすいだけではなく，電極としての特性が低下（比抵抗が大きくなる）する。このような特徴を持つニッケル粉の製造方法としては，塩化ニッケルの気相水素還元法が挙げられる。従来の湿式法は，ニッケル粉の製造温度が低温（＜100℃）であるのに対し，塩化ニッケルの気相水素還元法は，製造温度が高温（1000℃付近）であるため，結晶が大きく成長（微細な１次粒子の集合体でない）することによって焼成時に過焼結が発生しにくい。また，気相水素還元法では，粒形状が球状となり，純度99.5％以上のものが得やすい有利な点もある。上記特徴を持つニッケル粉を効率よく製造するために，反応器を用いて塩化ニッケル蒸気と水素を化学反応させる方法が適している。具体的には，塩化ニッケル蒸気濃度（分圧）を0.05～0.3とし，かつ塩化ニッケル蒸気と水素を1004℃(1277K)～1453℃(1726K)の温度で化学反応させる。」イ　上記記載によれば，本件明細書には，本件発明に係るニッケル粉を製造する具体的方法として，塩化ニッケルの気相水素還元法を採用し，塩化ニッケル蒸気濃度（分圧）を0.05～0.3とし，かつ塩化ニッケル蒸気と水素を1004℃(1277K)～1453℃(1726K)の範囲内で化学反応させるという方法が記載されているということができる。その上で，本件明細書には，実施例１ないし５，比較例１ないし６が開示されている。このうち，実施例１ないし５と比較例１及び２に係るニッケル粉は，いずれも塩化ニッケルの気相水素還元法を用い，塩化ニッケルの蒸気濃度（分圧）と反応部温度を上記数値の範囲内に設定し，他の条件は同一にして製造されたものであるが，その結果を見ると，実施例１ないし５のニッケル粉のタップ密度は(2)式
（タップ密度≧－2.5×(平均粒径)
2＋7.0×(平均粒径)＋0.8）を満たしているが，比較例１及び２のニッケル粉のタップ密度は(1)式（タップ密度≧－2.5×(平均粒
径)
2＋7.0×(平均粒径)＋0.6）は満たすものの，(2)式は満たしていない。このことは，本件明細書に記載された上記製造方法に従ってニッケル粉を製造したとしても，本件請求項１記載の特性を満たすニッケル粉が製造できるとは限らないことを示しているということができる。
ウ　さらに，本件特許については，その出願時の請求項１は，「平均粒径が0.1～1.0μmで，かつタップ密度が(1)式で表される条件を満足する積層セラミックコンデンサー用ニッケル超微粉。
タップ密度≧－2.5×(平均粒径)
2＋7.0×(平均粒径)＋0.6　･･･(1)式」であったが，その後の手続補正により上記(1)式は(2)式に限定されるとともに，粒度分布の幾何標準偏差，平均結晶子径についての要件が付加され，それに伴い，出願当初の明細書の実施例７及び８は比較例１及び２に変更されたという経緯がある（この点は当事者間に争いがない。）。そして，本件明細書には，(1)式を満たすニッケル粉と(2)式を満たすニッケル粉の違いについて，前者はクラック，デラミネーション発生率が１０％以下であるのに対して，後者は同発生率が５％以下であると記載されている（段落【0011】）。
このように，本件発明は積層セラミックコンデンサー焼成時におけるクラック，デラミネーション発生率をより少なくするために，ニッケル超微粉のタップ密度が満たすべき条件を(1)式から(2)式に限縮したものであるから，それに伴い，(2)式を満たすニッケル粉を当業者が製造することが可能となる具体的な製造方法を明細書に記載しなければならないことは当然である。ところが，前記のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された製造方法に従って製造されたニッケル粉は(1)式は満たすものの，(2)式については必ずしも満たすとは限らないのであるから，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された製造方法は，当業者が容易に本件発明を実施をすることができる程度に記載されているということはできない。(4)　これに対し，原告らは，当業者が本件明細書に接すれば，本件発明に係るニッケル超微粉の製造条件が，実施例に記載された条件の範囲である塩化ニッケル蒸気濃度0.05～0.2及び反応温度1010℃～1070℃であると直ちに理解できると主張している。
しかしながら，本件発明にかかるニッケル粉の製造方法，とりわけ塩化ニッケル蒸気濃度と反応温度については，本件明細書の段落【0013】にその上限値と下限値とからなる範囲（塩化ニッケル蒸気濃度につき0.05～0.3，反応温度につき1004℃～1453℃）が明記されているのであり，実施例はその範囲内の数値を採用して実施したことを示すにすぎず，実施例に記載された塩化ニッケル蒸気濃度と反応温度の最高値と最低値をもって本件明細書が製造条件を記載したものとは到底理解できない。
(5)　原告らは，本件請求項１に記載された指標が提示されれば，当業者であれば，通常の試行錯誤の範囲内で，本件明細書に記載された製造方法の範囲内において，特定の製造装置ごとに細部の技術的条件を変化させ，その結果得られた粉体の特性と指標とを比較しながら，適した製造条件を決定することができると主張する。


主　　　　　　　　　文
１　本件控訴をいずれも棄却する。
２　控訴費用は，控訴人らの負担とする。
事　実　及　び　理　由
第１　控訴の趣旨
１　原判決を取り消す。
２　被控訴人玉川税務署長が控訴人Ｐ１に対して平成１４年１月３１日付けでした，控訴人Ｐ１の平成１２年分所得税についての過少申告加算税の賦課決定（ただし，平成１６年３月３日付け決定によって一部取り消された後のもの）を取り消す。
３　被控訴人玉川税務署長が控訴人Ｐ１に対して平成１４年５月２８日付けでした，控訴人Ｐ１の平成１２年分所得税についての更正（ただし，平成１４年１０月２４日付け異議決定によって一部取り消された後のもの）のうち，納付すべき税額４００１万３０００円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定（ただし，平成１４年１０月２４日付け異議決定によって一部取り消された後のもの）を取り消す。
４　被控訴人目黒税務署長が被控訴人Ｐ２に対して平成１４年６月２６日付けでした，控訴人Ｐ２の平成１２年分所得税についての更正のうち，納付すべき税額８３５９万２３００円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定を取り消す。５　訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人らの負担とする。
第２　事案の概要
１　控訴人ら及びＰ３は，昭和６３年１２月１５日，父Ｐ４所有の原判決別紙物件目録記載１の土地（以下「本件土地」という。）を代金６億８１９８万１６０８円で共有取得し（控訴人らは各５分の２の持分），同日，安田信託銀行株式会社（現在の「みずほ信託銀行株式会社」。以下「安田信託」という。）との間で，本件土地及び本件土地上に建築する建物を信託財産とする信託契約を締結し（以下「本件信託契約」といい，本件信託契約に基づく受益者の権利を「本件信託受益権」という。），平成３年９月２０日に同目録記載２の建物（以下「本件建物」という。）が完成した。控訴人ら及びＰ３は，平成１２年２月２日，安田信託との間で，本件信託契約の変更契約を締結し，同日，ミッションアンダルシアＬ．Ｌ．Ｃ
に対し，本件信託受益権を
合計３２億４７７７万３５０５円で譲渡した。控訴人らは，平成１２年分所得税の確定申告について，本件信託受益権の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算に当たって，①本件土地を取得するための借入金に係る利子のうち本件土地から収益を上げることができなかった期間に係る部分，②上記期間に係る本件土地の固定資産税及び都市計画税，並びに③本件土地についての所有権移転登記に係る登録免許税及び本件信託契約に基づく信託登記に係る登録免許税（以下「本件登録免許税②」という。）が存在し，これらが譲渡所得の金額の計算上，総収入金額から控除されるべき取得費に該当するとして申告したところ，控訴人Ｐ１の申告については被控訴人玉川税務署長から，控訴人Ｐ２の申告については被控訴人目黒税務署長から，それ
ぞれ否認され，更正及
び過少申告加算税の賦課決定を受けた。
本件は，控訴人Ｐ１が被控訴人玉川税務署長に対し（１審甲事件），また，控訴人Ｐ２が被控訴人目黒税務署長に対し（１審乙事件），それぞれ譲渡所得の金額の計算上，総収入金額から控除されるべき上記各取得費を控除しなかった各処分は違法である旨主張して，それらの取消しを求める事案である。原審は，上記①ないし③は総収入金額から控除されるべき取得費には該当せず，被控訴人らがした上記更正及び過少申告加算税の賦課決定に違法はないとして控訴人らの請求を棄却したので，控訴人らが控訴した。２関係法令の定め，前提事実，被控訴人らが主張する控訴人らの所得税額等，争点，争点に関する当事者の主張の要旨は，次のとおり，原判決を訂正し，当審における控訴人らの主張を付加するほか，原判決の「事実及び理由」第二の二ないし六に摘示のとおりであるから，これを引用する。
（原判決の訂正）
(1)　原判決６頁１８行目の「本件信託契約」から同２０行目の「目的とし」までを「本件信託契約は，本件土地の上に建物（当初は，地上９階，塔屋１階建で，延べ面積３７８７．１３㎡，用途事務所とされていたが，平成元年４月からの法規制の変更により，本件建物が建築された。）を建築し，本件土地と共に信託財産（以下，本件土地及び本件建物を「本件信託財産」という。）とし，建物を第三者へ賃貸することを目的とし」に改める。
(2)　同８頁１行目冒頭から同４行目末尾までを次のとおり改める。「(八)　控訴人ら及びＰ３は，平成４年２月２７日，安田信託との間で，「土地信託変更契約書」の締結をした（甲３，８）。
(九)　控訴人ら及びＰ３は，平成１２年２月２日，安田信託との間で，「土地信託変更契約書」（不動産管理処分信託契約）の締結をし（以下「本件信託変更契約」という。），本件信託契約につき，信託期間を昭和６３年１２月１５日から平成２２年２月２日までとした（甲６の別紙Ｇ）。これと同時に，控訴人ら及びＰ３は，平成１２年２月２日，ミッションアンダルシアＬ．Ｌ．Ｃに対して，本件信託受益権（本件信託変更契約における委託者としての一切の権利義務も含まれる。）を合計３２億４７７７万３５０５円（消費税額９７７７万３５０５円を含む。）で譲渡し，同日，譲渡代金の全額を受領した。」
(3)　同４０頁１８行目の「受託者」を「受益者」に改める。
（当審における控訴人らの主張）
控訴人らは，次の点を理論上の基礎として，原判決摘示の控訴人らの主張を敷衍する。


(1)　譲渡所得の本質は，資産が譲渡によって所有者の手を離れるのを機会に，その所有期間中の増加益を清算して課税しようとするものであるが，譲渡所得も所得である以上，その課税標準は，「人の担税力を増加させる経済的利益」として把握されなければならないから，譲渡所得の計算上，取得費を控除するのは，資産の値上がり益から「担税力を増加させる経済的利得」に該当しない部分の金額を控除する趣旨であり，本件土地を使用できない期間の借入利子及び同期間に応じた公租公課は，担税力を減少させるものであるから，本件信託受益権の譲渡益から控除されるべき取得費に該当する。
(2)　本件譲渡資産は，本件信託受益権であり，本件土地及び本件建物そのものが譲渡されたわけではないから，本件信託受益権の取得費を譲渡の収入金額から控除して譲渡所得を算定すべきである。
したがって，本件建物が平成３年９月に完成し本件信託受益権が発生するまでの間に支出した本件借入金利子は本件土地をその取得に係る用途に供する上で必要な準備費用，本件公租公課は本件信託受益権を取得するまでの準備費用ということができ本件信託受益権を取得するための付随費用として，また，本件登録免許税②は本件信託受益権の「取得に要する費用」として，いずれも取得費の算入が認められるべきである。
第３　当裁判所の判断
当裁判所も，控訴人らの請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は，次のとおり，原判決を訂正し，当審における控訴人らの主張に対する判断を付加するほか，原判決の「事実及び理由」第三の一ないし五に説示のとおりであるから，これを引用する。
１　原判決の訂正
(1)　原判決４９頁１１行目冒頭から同１５行目末尾までを次のとおり改める。「　本件信託契約は，本件土地の上に建物を建築し，本件土地と共に信託財産とし，建物を第三者へ賃貸することを目的とし，受益者を委託者である控訴人ら及びＰ３とし，受託者である安田信託が本件信託財産を管理・運営するものであり，信託期間は，契約日から昭和７８年１２月３１日までとされていた。本件信託契約では，信託の元本は，①本件信託財産及び本件信託財産に関して取得した敷金・入居保証金等，②信託された金銭，③本件信託財産の代償として取得した財産，④借入金債務及び本件信託財産の賃貸に関して受入れた敷金・入居保証金等の返還債務，⑤その他これらに準ずる資産及び債務とされ，信託の収益は，本件信託財産より生ずる賃貸料及び信託財産に属する金銭の運用により生ずる利益等とされていた。」
(2)　同５２頁９行目末尾に「控訴人らは，上記③ないし⑥については，その１０％を本件土地に係る支払利息として土地の取得費とし，また，①については，平成２年分の不動産所得の必要経費に１３８万８５９４円を，本件土地の取得費に３２９万４１２３円を振り分けした。」を加える。
(3)　同５２頁１０行目冒頭から同５７頁９行目末尾までを次のとおり改める。「８　本件建物は，平成３年１０月１日からソニーが賃借し，その期間は，平成１３年９月３０日までの１０年間であり，本件信託契約は平成１５年１２月３１日までとされていた。
控訴人ら及びＰ３は，借入金の返済について，バブル景気の時代であった計画の当初は心配していなかったが，その後の景気低迷により，ソニーに撤退されると多額の借入金の返済ができなくなるおそれが生じたことから，本件信託受益権を譲渡して借入金の返済をする方がよいのではないかと考えるようになり，買主を探したところ，ミッションアンダルシアＬ．Ｌ．Ｃが購入することになった。そこで，控訴人ら及びＰ３は，平成１２年２月２日，安田信託との間で，「土地信託変更契約書」（不動産管理処分信託契約）の締結をして本件信託変更契約をし，信託期間を昭和６３年１２月１５日から平成２２年２月２日までとする等の契約内容の変更をし，同時に，平成１２年２月２日，ミッションアンダルシアＬ．Ｌ．Ｃに対して，本件信託受益権（本件信託変更契約における委託者としての一切の権利義務も含まれる。）を合計３２億４７７７万３５０５円（消費税額９７７７万３５０５円を含む。）で譲渡し，同日，譲渡代金の全額を受領した。
二　譲渡所得における取得費の解釈について
１　所得税法は，所得の発生原因により１０種類の各種所得を規定し（所得税法２条１項２１号），それぞれの所得の性質，担税力の相違に応じた計算方法を規定する。たとえば，各種所得における収入金額から控除すべき金額についても，純所得への課税を目的とする不動産所得，事業所得，雑所得については，必要経費として当該所得の総収入金額を得るため「直接に要した費用の額及びその年における販売費，一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額」と規定し（同法３７条１項），資産の所有期間中の増加益への課税を目的とする譲渡所得にあっては，取得費として「その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額」と規定する（同法３８条）。その上で，退職所得金額
及び山林所得金額以外の
８種の所得については各所得の金額を合計した総所得金額をもって課税所得とすることを原則としている（同法２１条，２２条）。このような所得税法の仕組みに照らせば，譲渡所得の取得費についても，まず法の文言をその文意及び譲渡所得の性質から読み取るとともに，文理解釈のみでの調整が困難であるときは納税者に有利な調整を含めて，他の各種所得との間で整合性を保つよう解釈する必要がある。２　譲渡所得の本質は，キャビタル・ゲイン，すなわち所有資産の価値の増加益であって，譲渡所得に対する課税は，資産が譲渡によって所有者の手を離れるのを機会に，その所有期間中の増加益を清算して課税しようとするものである（最高裁判所昭和４３年１０月３１日第一小法廷判決・裁判集民事９２号７９７頁，最高裁判所昭和４７年１２月２６日第三小法廷判決・民集２６巻１０号２０８３頁参照）。このように譲渡所得課税は資産の保有期間中これを使用する利益を考慮に入れるものではない。また，譲渡資産の取得時の交換価値を構成する金額，譲渡資産の価値を増加させるのに要した費用及び資産価値を実現する譲渡に要した費用は，課税対象利益であるキャビタル・ゲインを享受するために不可欠な支出であ
り，総収入金額のうちこの


部分に担税力を見出すことはできない。そこで，譲渡所得の金額は，譲渡所得に係る総収入金額からその譲渡所得の基因となった資産の取得費及び譲渡費用の合計額を控除し，その残額の合計額から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とされ（所得税法３３条３項），この資産の取得費とは，当該資産が時の経過により減価する資産（減価資産）でないときはその資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の合計額をいい，譲渡資産が減価資産であるときは，その合計額からその保有期間中の減価の額を控除した金額とされている（同法３８条）。なお，「その資産の取得に要した金額」には，当該資産の客観的価値を構成すべき取得代価のほか，当該資産を取得するための付随費用も含まれると解されるが，その文理に即して考えれば，この付随費用も，当該資産の取得に通常，必要不可欠な費用と解すべきであり，当該資産の取得に際して支出された費用であっても，それを利用するための維持，管理に必要な費用を含まないと解すべきである。
三　本件借入金利子について
１本件借入金利子は，控訴人らが支払った本件土地を取得するための借入金に係る利子のうち平成２年２月１日から平成３年９月３０日までの間に係る部分である。そこで，固定資産を取得するために借り入れた資金の利子がその固定資産を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算上控除する取得費に算入されるか否かについて検討する。
(一)　固定資産を購入する者が，その購入資金を借入れにより賄う場合には，借入金の利子の支払が必要となるが，この利子をもって，当該固定資産を取得するための取得代価又は付随費用ということはできない。なぜならば，購入資金の借入金利子が取得代価を構成しないことは明らかであり，また，購入資金の調達方法を借入金によるか自己資金によるか，いくらまでを借入金によるかは購入者の有する資産の全般的運用に関する判断によるものであり，固定資産の取得に当然に借入れが付随する関係にはないから，一般に，上記借入金の利子が当該固定資産を取得するための付随費用ということもできない。このことは，購入資金に相当する金銭を別途運用しながら購入資金を借り入れる場合，あるいは，当該土地の購入資
金を自己資金で賄ったが
故に，資金需要が逼迫し，購入資金相当額を借り入れる場合を想定対比してみれば明らかである。したがって，上記借入金の利子は，原則として譲渡所得の金額の計算上，所得税法３８条１項にいう「資産の取得に要した金額」に該当しないものと解すべきである。
さらに，融資により不動産を取得した場合の借入金の利子などのように，不動産の取得後に，その不動産に関連して支出した種々の金員を無限定に当該不動産の取得費に算入することを許すと，その支出の原因となる契約の内容，締結時期等，当事者が任意に定め得る事柄によって取得費の額が左右されることとなる。また，有価証券を売却したり，預貯金を取り崩して不動産を取得した者も，これらによる将来の見込利益を喪失しているわけであるが，この見込み利益を取得費に算入する余地はないことと対比すれば，借入利子を取得費とするときは，種々の立場の者につき公正な課税を行うことが困難になるといわざるを得ない。(二)　もっとも，個人が不動産を取得する場合などには，一般的には，資産運用上の配慮よりも購入資金の不足が借入れの原因となっており，その借入れなくしては当該資産を取得することができない関係にある。また，資産を取得したとしても即座に当該資産を使用することができるとは限らず，当該資産の使用を開始するまでに多少なりとも時間がかかる場合があり得る。このような場合，資産を使用することなく利子の支払を余儀なくされるところ，即座に利用可能な状態で資産を購入した場合には利用利益のための費用と解することができ，不動産所得等にあってはその金額の計算上は，必要費用に算入することができることと比べて，課税上の均衡を失することになる。さらに，資産を譲渡する者が，取得する者の意向
に沿って，時間と手間を
かけて即座に利用可能な状態で資産を譲り渡した場合，これらの費用を含めて取得代価の額が形成され，これらの費用が「資産の取得に要した費用」を構成することとの均衡を図る必要もある。
このような関係からすると，譲受人が使用していない固定資産を取得する場合には，その資産の使用を開始し得るまでの期間に対応する借入金利子は，通常必要と認められる範囲で，当該資産をその取得に係る用途に供する上で必要な準備費用と解する余地が生ずる。この場合に，使用を開始し得る時期の認定の不安定さを避け，課税の公平を保持するとの観点から，その資産の使用を開始するまでの期間に対応する借入金利子を当該資産を取得するための付随費用に当たるものとして，所得税法３８条１項にいう「資産の取得に要した費用」に含まれると解することも所得税法の趣旨に合致するものということができる。しかし，この取扱いは，借入金利子負担の費用への配分という観点から，同項にいう「資産の取得に要した費用」の範囲を拡大して処理するものであり，当該資産の使用の有無ないし使用開始の日を判断するに当たっては，その使用方法が当該資産の価値に見合う収益を生ずるものであるか否か，取得者が当該資産を取得した目的や資産の利用方法に関する意図等，取得者の主観的な事情を考慮することなく，客観的に「使用の有無ないし使用開始の日」を認定するのが相当である。資産をどのように利用するかは，利用者の自由にまかされていることであるから，譲渡所得の算定に当たり使用方法の内容に立ち入ることは相当ではなく，また，取得者の主観的事情によって，当該資産取得のための借入金の利子が取得費に
算入できるか否かが異な
り得ることとなれば，当該資産の使用開始可能性を判断する場合以上に，課税をめぐる法律関係の安定性や租税負担の公平を損なう結果となるからである。(三)　また，譲受人が借入金により取得した固定資産を取得した当初から使用していた場合や，取得した当初は未使用であったが，その後いったん使用し始めた後に譲渡した場合には，その固定資産について使用開始後譲渡の日までの間に使用しなかった中断期間があったとしても，その使用しなかった期間に対応する借入金の利子とその資産の取得との間に前記(二)に判示したような関係があるとは認め難い。また，使用開始をした後に，使用の中断が生じ，その後，当該固定資産の利用状況が変更されたからといって，その変更後の状態によって借入金の利子を取得費に算入すべきであるとする合理的な理由も認められない。したがって，借入金により固定資産を取得した場合であっても，当初から使用中の固定資産であったり，あるいは，いったん使用を開始した場合には，使用の中断期間があったとしても，使用開始後譲渡までの日の期間に対応する借入金の利子は，原則どおり，その固定資産の取得費又は取得価額に算入すべきではない。」


(4)　同５７頁１０行目の「４」を「２」に，同５８頁３行目の「５」を「３」に，同２２行目の「６」を「４」に，同５９頁３行目の「三」を「四」に改める。(5)　同６０頁２行目冒頭から同頁９行目末尾までを次のとおり改める。「４　控訴人らは，本件公租公課は，本件土地を取得し，本件建物を建て，譲渡に係る資産である本件信託受益権を取得するための準備費用ということができ，当該不動産を取得するための付随費用に当たるものとして，「資産の取得に要した金額」に含まれる旨主張する。
しかし，控訴人らは，本件土地を取得した結果として，本件建物の建築期間を含めて本件公租公課を負担することになったのであって，本件信託受益権を取得するための準備費用として本件公租公課を負担したのではない。控訴人らの上記主張は，固定資産税及び都市計画税の性質を無視した独自の主張をするものであって，採用することができない。」
(6)　同６０頁１３行目冒頭から同６３頁１１行目末尾までを次のとおり改める。
「四本件各登録免許税について
１　業務の用に供される資産の取得に伴い支出された登録免許税が，当該資産を譲渡した場合の譲渡所得の計算上，取得費に含まれるか否かについて検討する。
２　所得税法３８条１項に規定する資産の取得費のうち「その資産の取得に要した金額」には，当該資産の客観的価値を構成すべき取得代価のほか，当該資産を取得するために通常，必要不可欠な付随費用も含まれることは既に説示したとおりである。
不動産所有権を取得した場合の所有権の移転登記は，一般に，所有権の取得に関する費用ということができるが，他方で，所有者としての不動産利用の前提となる手続ということもできる。その意味で，所得税法上，登録免許税を各種所得の必要経費として扱うか，譲渡所得における取得費における付随費用として扱うかは，文言及び課税の公平をも考慮した判断を要するものといえる。「取得に要した」との文言からは，取得費用は，通常，その費用なしでは当該資産を取得することができないか，著しく困難になるような費用であり，当該資産を取得した後の権利の確保に関する費用を含まないと解されるから，対抗要件としての登記，登録に係る登録免許税は，譲渡所得における取得費には含まれず，むしろ，不動産所得，事業所得等を生ずべき業務について生じた費用（所得税法３７条１項）と解することが文理に沿うものということができる。ただし，当該不動産が業務用資産ではなく，当該不動産について不動産所得，事業所得等が生じない場合には，これらの所得における必要経費とする余地はないから，課税の公平の観点からも，当該資産が譲渡されたときは，付随費用として，その譲渡所得にお
ける取得費に含めるこ
とが合理的である。
３　ところで，所得税基本通達３７－５は，「業務の用に供される資産に係る固定資産税，登録免許税（登録に要する費用を含み，その資産の取得価額に算入されるものを除く。），不動産取得税，地価税，特別土地保有税，事業所税，自動車取得税等は，当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。」とし，同通達３８－９は，「固定資産（業務の用に供されるものを除く。以下この項において同じ。）に係る登録免許税（登録に要する費用を含む。），不動産取得税等固定資産の取得に伴い納付することとなる租税公課は，当該固定資産の取得費に算入する。」としている。これは，個人の非業務用資産については，①取得費に含まれない支出は，家事費として，各種所得金額の計算上，控除することができな
いこと，②非業務用資
産として取得したとしてもその後業務用資産に転用されることがあり得ること，③企業会計上の扱いや法人税における取扱いに照らせば，非業務用の固定資産の登録免許税を取得費に加えないことについての不公平感も否定し難いところがあることなどから，通達において譲渡所得の計算上，取得費に算入することとし，取得費の範囲を政策的に拡大しているものと考えられ，これを違法というべきではないが，この政策的な取得費の拡大を原則とし，業務の用に供される資産についても，上記登録免許税が取得費に含まれると解すべきものではない。４　減価償却資産の譲渡所得における取得費については，資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の合計額に相当する金額から業務の用に供されていた期間の償却費の額の累計及びその余の期間の減価の額の合計額を控除したものとされ（所得税法３８条２項），所得税法施行令１２６条１項の規定は，不動産所得，事業所得等の必要経費に算入すべき償却費の計算における取得価額につき当該資産の購入の代価に購入のために要した費用を加算した金額と規定する。したがって，減価償却資産については，譲渡所得において控除される取得費と不動産所得，事業所得等の必要経費に算入すべき償却費の計算における取得価額との間に解釈の不一致を生じないような解釈をとるべきである。
この点につき，資産の取得価額に算入される登録免許税に関する所得税基本通達４９－３は，「減価償却資産に係る登録免許税（登録を要する費用を含む。）をその資産の取得価額に算入するかどうかについては，次による。(1)　特許権，鉱業権のように登録により権利が発生する資産に係るものは，取得価額に算入する。(2)　船舶，航空機，自動車のように業務の用に供するについて登録を要する資産に係るものは，取得価額に算入しないことができる。(3)　(1)及び(2)以外の資産に係るものは，取得価額に算入しない。」としている。すなわち，登録が単に対抗要件に止まらず権利の取得要件とされる(1)の資産については，取得価額に算入した上，償却費として経費化され，上記(2)の業務の用に供するについて登録を要する
資産について支出した登
録免許税も，単なる対抗要件に止まらず，その支出が資産取得のためにされ，業務の用に供されるためのものであるから，本来取得価額に算入すべきであるが，その支出が資産の取得後にされることを考慮し，取得価額に算入するか否かを納税者の選択に任せることとし，事務所・店舗等の不動産の所有権保存登記等の登録免許税のように(3)に属するものは，業務上の維持管理上の費用に属するものであり，取得価額に算入する性質のものではないから，全額必要経費に算入することとされており，上記説示とも一致する。


５　なお，法人税法における減価償却資産の取得価額についての法人税法施行令５４条の規定は，上記の所得税法施行令１２６条１項の規定と同様の規定ぶりでありながら，減価償却費の計算における取得価額に登録免許税を含めることができると解されている。これは，法人税においては，所得税のように各種所得ごとに収入，必要経費等を規定し，各種所得間の課税の矛盾を回避するという方式ではなく，所得の性質や発生原因による区別を設けることなく，各事業年度の益金の額から損金の額を控除した所得を課税標準としていること（法人税法２１条，２２条１項），並びに収益及び損金に算入すべき金額は一般に公正妥当と認められる会計処理の基準により計算することとするところ（同条４項），企業会計上，減価償却
資産の取得価額には，
付随費用を含むとされていることから，付随費用に含まれるものとして，登録免許税等を資産の取得価額に含めることも認められているのである。このような法人税法と所得税法との違いを考慮すれば，法人税法上費用とすることができるからといって，所得税法上も取得費とすることができるという根拠にはならない。６　平成４年最高裁判決は『資産の取得に要した金額』につき，「当該資産の客観的価格を構成すべき取得代金の額のほか，登録免許税，仲介手数料等当該資産を取得するための付随費用の額も含まれる」と判示するが，同判決は，個人の居住の用に供される不動産を取得するための借入金の利子が，当該不動産の譲渡による譲渡所得の金額の計算上，総収入金額から控除されるべき取得費に該当するか否かが争点となった事件に関するものであって，業務の用に供される不動産を取得した際に支出された登録免許税についての判断を示すものではなく，上記判断に影響を与えるものではない。」
(7)　同６３頁１２行目の「５」を「７」に改める。(8)　同６４頁１３行目の「本件土地」の次に「ないし本件信託受益権」を加え，同１４行目の「６」を「８」に改める。
２　当審における控訴人らの主張に対する判断
(1)　譲渡所得の計算上，取得費を控除するのは，資産の譲渡に係る増加益を含む総収入金額から「担税力を増加させる経済的利得」に該当しない部分の金額を控除する趣旨であることは控訴人らの指摘するとおりであるが，資産の増加益を離れて，納税者の担税力あるいは純資産を減少させる支出が控除されるべき取得費に含まれるものではない。論旨は，担税力あるいは純資産の減少という一般的概念をもって，資産の取得に要する費用を論ずるものであり，文理に沿わないばかりか，各種所得の性質及びそれに基づく計算方法の区分，ひいては，取得費と必要経費との区別をあいまいにするものであって，採用することができない。(2)　信託は，信託譲渡により受託者の所有名義とされた財産を信託目的に従い，受託者が管理，処分し，信託期間中は信託収益を生ずべき財産として管理し，信託終了時には信託契約に定める者又は委託者に返還することを趣旨とする契約であり，信託財産については，受託者への信託財産の譲渡，信託財産の受託者財産からの独立性といった信託契約に特有の性質を有するが，信託財産からの収益という点では，信託収益は信託財産に関する管理委託契約から生ずる資産収入としての実質を有し，また，信託受益権は信託契約上から生ずる債権であるが，信託財産の返還請求権者が受益者である場合の信託受益権の譲渡は，実質的には，収益管理契約上の債権債務が付随した信託財産の譲渡ということができる。所得税法は，このよ
うな信託の基本的な性
格を踏まえ，同法１３条１項ただし書に定める信託を除き，信託財産に帰せられる収入・支出につき，受益者が特定している場合には受益者が信託財産を有するものとみなして所得税法の規定を適用する旨規定する。すなわち，受益者が特定している場合には，受益者が信託財産を有して，信託財産からの収入を得，信託財産への支出をしたものとして，所得税法の規定が適用される。したがって，信託財産の譲渡による譲渡所得については，譲渡に係る所得も譲渡にかかる取得費，譲渡費用も受益者に帰属するものとして譲渡所得の計算がされることになるし，信託受益権の譲渡も，所得課税の原因は，原則として，信託財産の譲渡と解すべきことになる。既に認定したとおり，控訴人ら及びＰ３は，控訴人らが所有していた本件土地上に本件建物を建築し，これを賃貸管理することを趣旨として，安田信託との間において，控訴人ら及びＰ３を委託者，安田信託を受託者として，本件信託契約を締結し，さらに，控訴人ら及びＰ３を受益者として，①本件信託財産及び本件信託財産に関して取得した敷金・入居保証金等，②信託された金銭，③本件信託財産の代償として取得した財産，④借入金債務及び本件信託財産の賃貸に関して受入れた敷金・入居保証金等の返還債務，⑤その他これらに準ずる資産及び債務を信託元本とし，本件信託財産より生ずる賃貸料及び信託財産に属する金銭の運用により生ずる利益等を信託の収益とする本件信託受益権を設定し，本件信託財産は受託者で
ある安田信託が引き
続き有していたところ，控訴人ら及びＰ３が本件信託受益権を譲渡したものである。
そうすると，控訴人らによる本件信託受益権の譲渡に係る取得費の計算については，信託の設定により委託者から受託者へ移転し，その受託者が引き続き有しているものである本件土地に関しては，控訴人らが本件土地を引き続き有しているものとして，所得税法３８条の規定を適用して計算することとなるから，譲渡所得に係る取得費も，本件信託受益権を取得するまでの準備費用等としてではなく，本件土地の取得費として検討すべきものである。したがって，本件信託受益権を固有の譲渡資産とし，これを取得するための付随費用として取得費の算入を検討すべき旨の控訴人らの主張は採用できない。
３　よって，原判決は相当であり，控訴人らの本件控訴は理由がないのでいずれも棄却することとして，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第１１民事部
裁判長裁判官　　　　富　　　越　　　和　　　厚
裁判官　　　　桐　ヶ　谷　　　敬　　　三
裁判官        佐　　　藤　　　道　　　明


平成１５年（行ケ）第１５８号　審決取消請求事件
口頭弁論終結日　平成１６年２月１８日
判　　　　決
原　　　　告　　　　　株式会社かりん
同訴訟代理人弁理士    小　谷　悦　司
同                    樋　口　次　郎被　　　　告      　　カルツィフィチョ　ピネッリ　ソシエタア
レスポンサビリタ　リミタータ
同訴訟代理人弁理士    長　門　侃　二
同                    鳥　羽　みさを同                    山　中　純　一
主　　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
(1)　特許庁が無効２００２－３５０６８号事件について平成１５年３月１１日にした審決を取り消す。
(2)　訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　前提となる事実（証拠を掲げたもの以外は当事者間に争いがない。）
１　特許庁における手続の経緯
(1)　被告は，発明の名称を「タックステッチメッシュによって形成されたガードル及びタイツ用ガードル」とする特許第３２０７８０８号（平成１０年８月５日出願。優先日・平成９年１０月１４日。優先権主張国・イタリア。平成１３年７月６日設定登録。以下「本件特許」といい，本件特許に係る発明を「本件発明」という。）の特許権者である。
(2)　原告は，平成１４年２月２５日，本件特許について，これを無効とすることを求めて審判の請求をし，同請求は無効２００２－３５０６８号事件として特許庁に係属した。
(3)　特許庁は，上記事件について審理を遂げ，平成１５年３月１１日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は同月２２日に原告に送達された。
２　本件発明の要旨は，次のとおりである（甲２。請求項１ないし５に係る発明をそれぞれ「本件発明１ないし５」という。）。
【請求項１】　臀部，尻，及び腿を包む領域を有し，該領域が，適度な圧縮を生じ，かくして，臀部，尻，及び腿にマッサージ作用と爽快作用を生ずるように，平メッシュの編み面に対して浮き上がった交互の波形を有するタックステッチメッシュによって形成されたガードル。
【請求項２】　パンティと伸縮性ストッキングの，腿の部分を覆う最初の部分とで構成する領域がタックステッチメッシュによって形成され，該タックステッチメッシュは，適度な圧縮を生じ，かくして，ガードルに包まれた臀部，尻，及び腿にマッサージ作用と爽快作用を生ずるように，平メッシュの編み面に対して浮き上がった交互の波形を有するメッシュが得られるように形成されたことを特徴とするタイツ用ガードル。
【請求項３】　前記ガードルと，前記ストッキングの最初の部分は，股部まで縦に切断され，次いで，縫い付けによって組み立てられる２つの同一の管状本体から形成されたことを特徴とする，請求項２に記載のタイツ用ガードル。【請求項４】　組み立てられたガードルは，臀部，尻，及び腿にくっ付く管状部分に突き出た交互の波形を有するタックステッチメッシュを備えた構造を有し，前方部分の，少なくとも腹部に，前記交互の波形に較べて低く隆起し，編物の表面に斜め，又は同様な向きの波形を有するタックステッチメッシュを備えたことを特徴とする，請求項２又は請求項３に記載のタイツ用ガードル。【請求項５】　ガードルを構成する管状本体の上部には，ウエストバンドとして，平ステッチメッシュで作られた環状の弾性縁が備わっていることを特徴とする，請求項２乃至請求項４に記載のタイツ用ガードル。
３　本件審決の理由の要旨
(1)ア本件特許公報（甲２）の明細書（以下「本件明細書」という。）及び本件特許公報に係る図面の記載からすれば，「斜めの波形」が編み面の断面視のみにおいて波形を有するものであるのに対し，請求項１ないし５にいう「交互の波形」は，さらに編み面の平面視においても波形を有するもの，すなわち，本件発明１ないし５における「交互の波形」は，編み面の平面視及び断面視の両者において波形がある構成と特定できる。
イ本件発明に係るガードルが「タックステッチメッシュ」によって形成されたものであることは，発明の詳細な説明に一貫して記載されており，「交互の波形」及び「斜めの波形」の部分も含めて他の編み方により形成されていると解される記載はない。そして，請求項１ないし５にも「タックステッチメッシュ」によって形成されたものであることが明記されている。
ここで，「タックステッチメッシュ」のうち「メッシュ」は「網目」であることが明らかであるので，「タックステッチ」という用語が意味する構成を検討すると，日本国における業界用語や学術用語として使用されている「タックステッチ」とは「タック編」のことであり，「タック編」の具体的構成は，「『新しい繊維の知識』吉川和志著，株式会社鎌倉書房・昭和５４年１１月１５日発行」（甲１０）の５７頁の「４）タック編」及び「Ⅱ－４４図タック編（裏面）」に記載されているように，「根元に持っていたわなと前面に溜め込んだわなとが一緒にかかる」ことにより編み目が形成されるものである。同部分には「タック編」の後に「ｔｕｃｋ　ｓｔｉｔｃｈ」との英語表記があり，「タックステッチ」が「タック編」を意味することが，日本国に限られたことではないことが理解できる。したがって，本件発明１ないし５に係るガードルは，日本国において「タック編」という用語から一般的に理解される上記構成を有するものに特定される。
(2)特許法２９条２項違反を理由とする無効主張について
ア　本件発明１の進歩性について


(ア)　実願平４－１６２９３号（実開平５－６６００４号）のＣＤ－ＲＯＭ（甲３。以下「刊行物１」という。）が開示するパンティストッキングは，「パンティ下部の，左右の太もも部に連なる帯状領域が，３コース以上にまたがるタック目を互い違いに有するメッシュ編によって形成され」るものであり，本件発明１のように「臀部，尻，及び腿を包む領域」を対象にしているものではない。また，「３コース以上にまたがるタック目を互い違いに有するメッシュ編」は，所定間隔おきのタック目Ｐの部分がその間のプレーン編組織（平メッシュの編み面）に対して内側に浮き上がり，これらタック目Ｐの部分とプレーン編組織の部分とが交互に内側と外側とに突出した構造を有するが，編み面には，節状の突起が多数形成されるにすぎず，本件発明１の，編み面の平面視及び断面視の両者において波形がある「平メッシュの編み面に対して浮き上がった交互の波形」（以下，請求項１のうちこの記載部分を「構成Ｃ」という。）とは構成を異にするものである。これは，本件発明１が，マッサージ効果等を生じさせることを目的としているのに対し，刊行物１記載のパンティストッキングは，特に汗ばみやすい足の付け根部分に相当する帯状領域における通気性がよく，涼感効果を得ることを目的としたものであることに起因する。
したがって，刊行物１は，本件発明１の構成Ｃの「平メッシュの編み面に対して浮き上がった交互の波形」を開示も示唆もしていない。特開平５－１２５６０１号公報（甲４。以下「刊行物２」という。）は，パンティ部の平編み部分に，後中心から前中心にかけて斜めに昇っていく柄を形成している，タック編目を有しているパンティストッキングを開示している。このタック編目は，「あや織の斜文組織」と呼ばれる柄であり（段落【００１３】），このタック編目によってパンティ部にガードル機能，特にヒップアップ機能を持たせるものであって，本件発明１の，マッサージ機能を生じさせるためのものではない。すなわち，刊行物２記載の発明は本件発明１とは課題を異にするものである。
以上のとおり，刊行物１は，本件発明１の構成Ｃである「平メッシュの編み面に対して浮き上がった交互の波形」を開示も示唆もせず，このような刊行物１記載の発明を，単なる「タック編目」が形成される，「パンティ部及び脚部の太股周辺」を開示する刊行物２記載の発明と組み合わせても，本件発明１に至ることはできない。
(イ)　特開平９－３１７０７号公報（甲５。以下「刊行物３」という。）は，パンティ後側部のつなぎ部をタック編みとしてずり落ち防止を確実にすること，米国特許第３０９４８５６号明細書（甲６。以下「刊行物４」という。）及び米国特許第３０１３４２０号明細書（甲７。以下「刊行物５」という。）は，靴下上部にタック編みを施すことを開示し，また，刊行物５には，「タック編みが形成されたコースの数が，隆起の高さ及び長さを決定する」と記載され，タック編み方法が従来公知であることを開示している。
しかしながら，これら刊行物３ないし５は，ずり落ち防止として使用される従来の単なる「タック編」及び「その編み方」を開示するにすぎず，本件発明１の構成Ｃを含む構成要件である「平メッシュの編み面に対して浮き上がった交互の波形を有するタックステッチメッシュ」について開示するものではない。実願平５－４４７１７号（実開平７－１２４１０号）のＣＤ－ＲＯＭ（甲８。以下「刊行物６」という。）は，メリヤス靴下に関して「２回タック総鹿の子編み」を開示しているが，この「２回タック総鹿の子編み」も，まだら模様に凹凸を形成するものであって，本件発明１の「平メッシュの編み面に対して浮き上がった交互の波形」とは構成が異なり，請求項１に係る発明の構成Ｃを開示するものではない。
そして，実願昭５８－６８４４５号（実開昭５９－１７２７１１号）のマイクロフィルム（甲９。以下「刊行物７」という。）には，パンツの裏地等に凹凸を持たせることで肌に接するときの感じを良くすることができる点が記載されているが，刊行物７の「ウェーブ状の凹凸５」は，表地と裏地との間に合成繊維ウーリー糸を介入させて３重層の袋状編地とし，表地と裏地との収縮差により，また，表地と裏地の組織の粗密差により，裏地の全面に亘って形成させるものであって，本件発明１の「平メッシュの編み面に対して浮き上がった交互の波形を有するタックステッチメッシュ」とは構成を異にし，刊行物７も本件発明１の構成Ｃを開示するものではない。
したがって，本件発明１は刊行物３ないし７に開示された技術的事項に基づき，当業者が容易に想到し得たものではない。
(ウ)　以上のとおりであるので，請求項１に係る特許は特許法２９条２項の規定に違反してなされたものではない。
イ　本件発明２ないし５の進歩性について
本件発明２ないし５は，いずれも本件発明１の構成Ｃを有するものであるので，前記アで述べたと同じ理由により，刊行物１ないし７記載の発明に基づいて当業者が容易に想到し得たものではなく，請求項２ないし５に係る特許は特許法２９条２項の規定に違反してなされたものではない。
(3)　特許法３６条４項及び６項１号の規定違反を理由とする無効主張についてア各請求項に記載の「マッサージ作用と爽快作用を生じるように」という事項は，発明の作用・効果を示すものであり，発明を特定するために必要な事項ではない。しかし，本件明細書の「発明の詳細な説明」には，発明の構成要件である「交互の波形」によって，「着用している間，骨盤の運動中，隆起した波形領域の皮膚に対する摩擦を生じ，かくして，局所的な微少なマッサージを生じ，それ故，有益な爽快効果やリラックス効果を生ずる」と記載されており（段落【００１６】），着用者の皮膚に「適度な圧縮を生じ」（発明の構成要件）させるための手段が明確であるので，各請求項に発明の構成によって奏される作用・効果が記載されていても，特許を受けようとする発明の範囲を特に不明確にするものではない。イ　各請求項における「交互の波形」及び「タックステッチメッシュ」は，それぞれ構成が特定されるものであり，「タックステッチメッシュ」自体の編組織の構成は当業者に広く知られたものである。そして，「タック編みが形成されたコースの数が，隆起の高さ及び長さを決定する」と刊行物５（２欄５７～６３行）に記載されているように，タック編みに種々の編み方があることも周知の事項である。


そうすると，各請求項における「平メッシュの編み面に対して浮き上がった交互の波形を有するタックステッチメッシュ」という事項について，「発明の詳細な説明」に編組織の具体的な構成が記載されていないとしても，各請求項に係る本件発明が，「発明の詳細な説明」欄に記載された発明ではないということはできない。
ウ　上記イで述べたとおり，「平メッシュの編み面に対して浮き上がった交互の波形を有するタックステッチメッシュ」という事項について，「発明の詳細な説明」に具体的な構成が詳細に記載されていないとしても，当業者が実施することができないとすることはできない。
エ　請求項１ないし５に係る特許は特許法３６条４項，６項の規定に違反してなされたものではない。
(4)　むすび
以上のとおりであるので，原告（請求人）の主張及び証拠によっては，請求項１ないし５に係る特許を無効とすることはできない。
第３　当事者の主張
（原告主張の取消事由）
本件審決は，特許法３６条４項，６項１号違反の主張に関する判断を誤り（取消事由１），また，本件発明１ないし５に関する進歩性判断を誤った（取消事由２，３）ものであり，取消しを免れない。
１　取消事由１（特許法３６条４項，６項１号違反の主張に関する判断の誤り）本件審決は，「タックステッチメッシュ」自体の編組織の構成は当業者に広く知られたものであるから，本件明細書の「発明の詳細な説明」欄に編組織の具体的な構成が記載されていないとしても，各請求項に係る本件発明が上記「発明の詳細な説明」に記載された発明でないとはいえない旨認定判断し，さらに，「平メッシュの編み面に対して浮き上がった交互の波形を有するタックステッチメッシュ」という事項について，上記「発明の詳細な説明」に具体的な構成が詳細に記載されていないとしても，当業者が実施することができないとすることはできない旨認定判断した。しかしながら，次に述べるとおり，上記判断は誤りである。すなわち，各請求項には，「平メッシュの編み面に対して浮き上がった交互の波形を有するタックステッチメッシュ」なる要件が，各請求項に係る本件発明の構成要件として記載されている。上記の構成要件にいう「平メッシュの編み面に対して浮き上がった交互の波形を有するタックステッチメッシュ」とは，「平メッシュの編み面に対してその上面と下面の双方に向けて交互に浮き上がる襞状の波形を有するタックステッチメッシュ（タック編によるすき間を持つ布）」を意味すると解すべきところ，該「平メッシュの編み面に対してその上面と下面の双方に向けて交互に浮き上がる襞状の波形をタックステッチによって形成する編み方」は周知なものではない。本件明細書の【００１１】欄の記載を含め「発明の詳細な説明」欄には，「タック編」ではなく，「フロート編（浮き編，floatstitch）」とヘルドループからなる編組織という上記構成要件の編組織または編み方法とは異なるものしか記載されておらず，「タックステッチメッシュにより平メッシュの編み面に対してその上面と下面の双方に向けて交互に浮き上がる襞状の波形を形成する編み方」に関する具体的な開示が一切されていない。
また，上記構成要件の編組織又は編み方法がたとえ周知であるとしても，それだけの理由で，本件明細書の「発明の詳細な説明」にその具体的技術の記載がされていなくてもよいということにはならない。
したがって，各請求項に係る本件発明については，特許を受けようとする発明が「発明の詳細な説明」欄に記載されたものとはいえず，また，その構成要件に関する具体的構成が「発明の詳細な説明」中に，当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されておらず，本件発明１，２は，特許法３６条６項１号，４項に違反して特許されたものというべきである。
２　取消事由２（本件発明１に関する進歩性判断の誤り）
(1)　本件発明１の要旨認定の誤り
請求項１に記載の「交互の波形」なる用語の意義は平面視の形状を指しているものではなく，専ら，「平メッシュの編み面（平面）」に対してその上面と下面に向けて「交互に浮き上がる波形」を示す用語であって，平面視の形状を限定するものではないから，本件審決が，「交互の波形」を，編み面の平面視及び断面視の両者において波形がある構成と特定できるとした旨の認定判断は誤りである。したがって，請求項１に記載の「平メッシュの編み面に対して浮き上がった交互の波形を有するタックステッチメッシュ」とは，「平メッシュの編み面に対してその上面と下面の双方に向けて交互に浮き上がる襞状の波形を有するタックステッチメッシュ」という意味であると解すべきである。
(2)　本件発明１に関する進歩性判断の誤り
本件発明１の作用効果である着用者の肌面に対するマッサージ効果は，編み面に対して上下に襞状に交互に浮き上がる波形によって奏されるものであって，平面視のジグザグ形状は上記効果と直接結び付くものではない。つまり，本件発明１の目的とするところは，平編みとタック編みとによって形成された着用者の肌面に対して刺激を与えることができる凹凸襞状の交互の波形をガードルに付与することにある。
刊行物６には，メリヤス靴下に関し，タック編の一種である総鹿の子編みによって踵部の着用者の肌に触れる面に細かい凹凸を形成し，この凹凸によって肌に刺激を与えマッサージ効果をも発揮する編組織の技術が開示されており，また，刊行物７には，肌に接する面に凹凸を付与し，肌に接する感じを高めることを目的として，裏地にウェーブ状の凹凸面を形成したパンツに関する技術が開示されている。
刊行物６記載の靴下を製造するメーカーは，本件発明１と同様，横編製品のメーカーであって，ガードル類をも横編みによって製造しているところが多いところから，刊行物６記載の発明を刊行物７記載の発明に組み合わせるところに何ら困難性もない。
したがって，本件発明１は，刊行物６に開示された編組織（タック編の一種である総鹿の子編みによって形成される凹凸）を刊行物７のパンツ（ガードル）に用いることにより当業者なら容易に想到し得るものである。３　取消事由３（本件発明２ないし５に関する進歩性判断の誤り）本件発明２ないし５は，いずれも本件発明１の構成Ｃを備えるものであるから，前記２で述べたのと同様の理由により，本件発明２ないし５は，刊行物６及び７記載の発明により当業者が容易に想到することができたものである。
（被告の反論）
１　取消事由１について


(1)　本件発明の本質的部分は「タックステッチメッシュ」なる構造体である。本件発明の課題はマッサージ効果と爽快効果及びリラックス効果を生じさせる「パンティストッキング」の提供であって，「領域」を備える「タックステッチメッシュ」は「構造体」にほかならず，本件発明に係るガードルにおいて，上記爽快効果等は「タックステッチメッシュ」の「構造」により発揮される。さらに，本件明細書の段落【０００８】には，「組み立てられたガードルは又，臀部，尻，及び腿にくっ付く管状部分にかなり隆起した波形を備えたタックステッチメッシュ構造を有し・・・」と記載され，上記課題の解決手段として考えられたものが「タックステッチメッシュ構造」であり，編み方ではないことが明確に記載されている。そして，本件発明の実施の形態についても，上記の特別な「タックステッチメッシュ構造体」は，従来の自動靴下丸編機を使用することによって得られることが記載され，編み方を限定するものではないことが同段落【００１１】において明らかにされている。
以上のように，各請求項にいう「タックステッチメッシュ」が，特定の編み方による編組織でなく，特定のパターンを有する構造体を意味することは，本件発明の課題・目的・技術的思想・実施形態及び本件発明の効果において一貫して明らかにされている。
(2)　「タック編」以外の編み方による本件発明の実施について本件発明の本質的部分は「平メッシュの編み面に対して浮き上がった交互の波形を有するタックステッチメッシュ」なる特定のパターンを有する構造体である。そして，本件明細書の段落【００１１】には，原告，被告双方が認めるように，フロート編の具体的な構成が記載されている。すなわち，本件明細書には，タック編以外の編組織で形成される「タックステッチメッシュ構造体」について明確に開示されているのである。
したがって，当業者は，タック編組織によることはもとより，フロート編組織によっても，本件発明を実施することができるのであり，本件発明は特許法３６条４項，６項１号の規定に違反しない。
(3)　タック編みによる本件発明の実施について
「平メッシュの編み面に対して浮き上がった交互の波形を有するタックステッチメッシュ」が，本件審決のいうとおり，タック編みによる編組織を意味するものとしても，タック編みは当業者に周知であるから，本件明細書にタック編組織の具体的な構成が記載されていなくとも，タック編による浮き上がった交互の波形を有する構造体として，当業者はこれを実施することができる。したがって，本件発明は特許法３６条４項，６項１号の規定に違反しないというべきである。
２　取消事由２について
(1)　本件発明１の要旨について
ア　本件発明１の要点は，「臀部，尻，及び腿を包む領域」というガードルの「特定の領域」に，「平メッシュの編み面に対して浮き上がった交互の波形」というマッサージ作用と爽快作用を生じる「特異なパターン」のタックステッチメッシュなる構造体を形成したことである。
イ　本件明細書に記載される「タックステッチメッシュ」は，平メッシュの編み面に対して「特定のパターン」を形成させるためのもので，そのような「特定のパターン」のタックステッチメッシュがいかにして得られるかは，本件明細書段落【００１１】に例示され，同じ記載箇所に「従来の自動靴下丸編機を使用することによって得られる」ことも記載されている。すなわち，「平メッシュの編み面に対して浮き上がった交互の波形」は，特別な編み機を準備しなくても，従来の自動靴下丸編機で得られ，「特定のパターン」が教示されれば，本件明細書段落【００１１】に示唆される編み方や，周知のタック編みで「特定のパターン」のタックステッチメッシュを得ることができるのであり，「タックステッチメッシュ」の編み方自体，本件発明１の本質的な構成要件ではない。
ウ　請求項１記載の「交互の波形」は，本件明細書の「発明の詳細な説明」に「斜めの波形」と対比するものとして記載されており（段落【０００６】，【００１２】，【００１４】），本件明細書の段落【００１２】及び図２には，メッシュＡ，Ａ１の一側から突出する，ジグザグに隆起した波形３と波形３ａには，それらの間にメッシュＡ，Ａ１の反対側に突出する，波形４ａが介在しており，隆起した波形３と波形３ａは，波形４ａによって明確に離間されることになり，これにより，「浮き上がった」交互の波形が形成されることが具体的に記載されている。そして，「交互の波形」を有するガードルの着用者が，隆起した波形３と波形３ａ間に皮膚を挟み込んだ状態で骨盤を動かすと，隆起した波形により皮膚に対する「摩擦」による，「局所的な微少なマッサージ」が生じるのである（本件明細書の段落【００１６】）。
原告は，「平メッシュの編み面に対して浮き上がった交互の波形」とは，「平メッシュの編み面（平面）」に対してその上面と下面に向けて「交互に浮き上がる波形」を指し，図２に「平面視に表される「＼／＼／＼／＼」形状はジグザグ状であって，波形ではない旨主張すると共に，本件発明１の効果である着用者の肌面に対するマッサージ効果は編み面に対して上下に襞状に交互に浮き上がる波形によりもたらされるものであって，平面視のジグザグ形状は上記効果と直接結び付くものではない旨主張する。　しかしながら，原告は，かつて２００１年３月１６日前後に日本販売元として被告製品を「KARINWebCommunications   NetPRESENTS」として販売し，「InternetCommunications'Club   projectK.C.N」のウェッブサイトに広告を載せ，その広告に，「はくだけで‥気になるところが　やせられる。動くとマッサージ，体脂肪燃焼。」とのキャッチコピーと共に，そのコピーの上方にパンティストッキングを着用した着用者の「臀部，尻，及び腿を包む領域」のみを大きく拡大した写真を掲載している。
掲載された写真と対比してこのキャッチコピーが意味するところを考察すると，「気になるところ」は，明らかに写真に示される「臀部，尻，及び腿」部分であり，同「臀部，尻，及び腿を包む領域」には，平面視でジグザグの「交互の波形」が，それを強調するために拡大して表されている。そして，この「交互の波形」によるマッサージ作用によって「体脂肪燃焼」を示唆しているのである。本件発明１の効果は，「臀部，尻，及び腿を包む領域」に形成された，平面視でジグザグの「交互の波形」によって「臀部，尻，及び腿を包む領域」にマッサージ作用をもたらすのであって，原告が主張する，「編み面に対して上下に襞状に交互に浮き上がる波形によってもたらされる」は，原告が自らした上記広告での示唆と明らかに矛盾し，原告の主張には根拠がない。
(2)　本件発明１の進歩性について


前記(1)に述べたとおり，本件発明１の「交互の波形」は，原告の主張とは異なり，「平メッシュの編み面に対して平面視ジグザグ形状の浮き上がった交互の波形」であり，刊行物６及び７はいずれも，平面視ジグザグ形状の交互の波形を開示するものではないので，これらをいかに組み合わせたとしても，本件発明１を容易に想到し得るものではない。
また，刊行物６に，タック編の一種である「総鹿の子編」が開示されていることについては何ら異存はないが，「総鹿の子編」が開示されているからといって，本件発明１の「特定のパターン」を推考する起因や動機を与えるものではない。
刊行物６には，靴下の踵部が２回タック総鹿の子編として，表面に適宜の凹凸を与え，足部に適度の刺激を与えることが記載されているが，このような凹凸は本件発明１の「交互の波形」とは全く技術的思想を異にするものである。すなわち，刊行物６の「総鹿の子編」の凹凸は，踵でこれを踏みつけることによって，足部に適度の刺激を与えるかもしれないけれども，「総鹿の子編」は，本件発明１のように，交互の波形が明確に離間されることによって「浮き上がった」交互の波形が形成されるとは到底いえず，したがって，「総鹿の子編」の凹凸では，「隆起した波形領域の皮膚に対する摩擦を生じ，かくして，局所的な微少なマッサージを生じ，それ故に，有益な爽快効果及びリラックス効果を生じ」させることはできない。また，刊行物７についても，そこに開示された「ウェーブ状の凹凸５」は，表地と裏地との間に合成繊維ウーリー糸を介入させて３重層の袋状編地とし，表地と裏地との収縮差により，又，表地と裏地の組織の粗密差により，裏地全体に亘って形成させるものであって，本件発明１の「特異なパターン」である「平メッシュの編み面に対して浮き上がった交互の波形」を開示するものではない。
３　取消事由３について
本件発明２ないし５は，いずれも本件発明１の構成Ｃを備えるものである。したがって，前記２で述べたのと同様の理由により，本件発明２ないし５は，刊行物６及び７記載の発明に基づいて容易に想到できたものとはいえない。
第４　当裁判所の判断
１　取消事由１（特許法３６条４項，６項１号違反の主張に関する判断の誤り）
について
原告は，本件審決が，「タックステッチメッシュ」自体の編組織の構成は当業者に広く知られたものであるから，本件明細書の「発明の詳細な説明」に編組織の具体的な構成が記載されていないとしても，各請求項に係る発明が上記「発明の詳細な説明」に記載された発明でないとはいえない旨認定判断し，さらに，「平メッシュの編み面に対して浮き上がった交互の波形を有するタックステッチメッシュ」という事項について，上記「発明の詳細な説明」に具体的な構成が詳細に記載されていないとしても，当業者が実施することができないとすることはできない旨認定判断したが，この認定判断は誤りである旨主張する。(1)　そこで，検討するに，請求項１は，本件発明１について，「タックステッチメッシュ」の領域や形状を，「臀部，尻，及び腿を包む領域を有し」，「平メッシュの編み面に対して浮き上がった交互の波形を有する」と規定することにより，その構造を明確にしているものと解されるが，編み組織に関しては，「平メッシュの編み面」，「タックステッチメッシュ」という編み組織に関連した用語を使用しているにすぎず，その具体的な編み方法は規定していない。(2)ア　ところで，本件明細書（甲２）には，次のとおり記載されている。(ア)　【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は，少なくともパンテ　ィを構成したガードル，及び好ましくは，腿の十分な部位を覆う管状領域の一部が，影響を受けた部位を適度に圧縮する付加的な利点によって，ガードルの作用する部位にマッサージ効果，爽快効果，及びリラックス効果を生じさせて，パンティストッキング装着者が体を動かしている間，その部位にかなりの心地良さを与えるように考えられ，且つ構成されたタイツ，即ち，パンティストッキングを提供することにある（段落【０００５】）。この目的の範囲内で，本発明の目的は，かなり浮き上がった領域，即ち，平地メッシュに備わった交互の波形によって構成された領域と，平メッシュを有する領域に加えて，斜めの波形等を有する，前記交互の波形に較べて低く少し浮き上がった領域とを備えたタックステッチメッシュを有するタイツ用ガードル又はパンティを提供することにある（段落【０００６】）。(イ)　【課題を解決するための手段】本発明の目的，対象，及び以下に続く説明から明らかになるその他のものは，本発明による管状の伸縮性タイツ（パンティストッキング）用ガードルによって達成され，該管状伸縮性タイツは，パンティと伸縮性ストッキングの初めの部分を構成する領域がタックステッチメッシュによって構成され，該タックステッチメッシュは，平地メッシュから始めて，適度の圧縮を生じ，かくしてガードルに包まれた体の部位にマッサージ効果と爽快効果を生ずるように，共に編まれた特定の従来の糸と伸縮自在の糸を３次元的に結合して編むことで，平メッシュに関してかなり浮き上がった交互の波形を有するメッシュが得られるように形成されている（段落【０００７】）。特に，ガードルと，腿の部分を覆う対応するストッキング部分は，いわゆる股部まで縦に切断され，その後，縫い付けによって組み立てられる２つの同一の管状本体から形成される。組み立てられたガードルは又，臀部，尻，及び腿にくっ付く管状部分にかなり隆起した波形を備えたタックステッチメッシュ構造を有し，前方には，腹部に前記交互の波形に較べて低く少し隆起し，編物の表面にだけ斜めの波形等を有している（段落【０００８】）。


(ウ)　【発明の実施の形態】・・・上述したように，本発明は，伸縮性パンティストッキングのガードルと２つの従来のストッキングの最初の部分のみの特別なタックステッチメッシュ構造体に関する。メッシュ構造体は，平らな地メッシュパターンから始めることで，従来の自動靴下丸編機を使用することによって得られ，即ち，一般的に４本の針が糸と共に同時に供給され続け，かなり隆起したメッシュを得るために，２本又は３本の針毎に，通常，４回転である一定数の回転の間に形成されるメッシュを保持する他の針を介入させることが必要であり，かかる回転中，適切に予め設定されたパターンによって，糸を保持した針がいわゆる「ドロップ」を実行する命令を受けるまで，その針は静止したままで他の針に関して供給され，且つ移動させられる。この方法では，意図した効果，即ち，交互の又はメッシュの一側にだけ形成された波形を有する，かなり浮き上がったタックステッチメッシュを有するメッシュが得られる。メッシュの形成中，従来の伸縮性の糸５（図１）の挿入によって，メッシュの弾力性が増大する（段落【００１１】）。イ　上記のとおり，本件明細書には，本件発明の目的は，マッサージ効果と爽快効果及びリラックス効果を生じさせる「パンティストッキング」を提供することであり，上記目的は，一定の「領域」に備わる「平メッシュの編み面に対して浮き上がった交互の波形を有するタックステッチメッシュ」という構造体により達成されるものであること，上記の「タックステッチメッシュ」という構造体については，従来の自動靴下丸編機を使用することによって得られることが記載され，編み方を限定する記載はないことが認められる。
しかして，本件明細書の上記記載を参照して，各請求項の記載をみれば，本件発明の「平メッシュの編み面に対して浮き上がった交互の波形を有するタックステッチメッシュ」という構成要件は，かかる特定のパターンを有する編みの構造体を意味するものであり，その構造体について編み方法を限定するものではないと解するのが相当である。
ウ　この点に関し，原告は，「タックステッチ」は「タック編」を指し，「メッシュ」が繊維用語で「細かい又は粗い隙間を持つ編みか織りによる布」を指すものであるから，請求項１，２に記載の「タックステッチメッシュ」全体の語義は「タック編によるすき間を持つ布」ということになり，また，本件発明１，２の「平メッシュの編み面に対して浮き上がった交互の波形を有するタックステッチメッシュによって形成されたガードル」は，「平編によるすき間を持つ布の編み面に対して浮き上がった交互の波形を有するタック編によるすき間を持つ布によって形成されたガードル」を意味する旨主張する。
確かに，「タックステッチメッシュ」の語は「タックステッチ」の語と「メッシュ」の語を組み合わせたものであり，それぞれの語の意味合いは原告主張のとおりである（甲１６，１７）。しかしながら，弁論の全趣旨によれば，各請求項の「平メッシュの編み面に対して浮き上がった交互の波形を有するタックステッチメッシュ」にいう「タックステッチメッシュ」の語は外国語を翻訳した造語であると認められ，我が国において特定の意味を有する語として定着しているわけでなく，このことに本件明細書における上記アの記載を参酌すれば，各請求項の上記記載部分は，上記説示のとおり，タックステッチ等で編まれた特定のパターンを有する編み構造体を意味し，タックステッチは編み方を例示する程度のものでしかなく，該構造体を編成する編みの方法を限定するものではないと解するのが相当である。原告の主張は，各請求項の記載及び前記ア認定の本件明細書の記載に沿わないものであり，採用できない。
また，証拠（甲５ないし７，１０）及び弁論の全趣旨によれば，「平編」や「タック編」等が本件出願前周知であることは明らかであり，技術常識からして，該周知の平編により，すき間を持つ布を編成することや，上記周知のタック編により，該布の編み面に対して浮き上がった交互の波形を有するすき間を持つ布を編成することは，当業者にとって自明な事項であると認められる。さらに，各請求項の「平メッシュの編み面に対して浮き上がった交互の波形を有するタックステッチメッシュ」は１つのまとまりを有するものとして，特定のパターンを有する細かい又は粗い隙間を持つ編み組織の構造体を意味するものであり，その編みの方法は限定されていないというべきところ，本件明細書には，上記構造体を形成する編み方法として，フロート編みが記載されているのであって，このフロート編みによっても，当業者は，本件発明を実施することができるものと認められる。
(3)　上記のとおり，各請求項記載の「平メッシュの編み面に対して浮き上がった交互の波形を有するタックステッチメッシュ」という構成要件は，編みの方法を限定するものでなく，上記特定のパターンを有する編みの構造体を意味するものであり，そのことは本件明細書の「発明の詳細な説明」に記載されているから，本件発明に関しては，特許を受けようとする発明が「発明の詳細な説明」に記載されており，また，その構成要件に関する具体的構成が「発明の詳細な説明」中に，当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されているというべきである。原告の特許法３６条６項１号，４項違反の主張は，上記「平メッシュの編み面に対して浮き上がった交互の波形を有するタックステッチメッシュ」という構成要件について，上記と異なる解釈を前提とするものであって，採用できない。なお，原告は，本件審決には，本件明細書の段落【００１１】に開示されている技術内容が，本件発明の「平メッシュの編み面に対して浮き上がった交互の波形を有するタックステッチメッシュ」なる構成要件の編組織又は編み方法とは異なるとの原告の主張について，当事者間で争点になっていたにもかかわらず，この点について判断を遺脱している旨主張するが，上記のとおり，上記段落の記載は各請求項の記載と矛盾するものではなく，本件審決がこの点に関し判断をしなかったことは，本件審決の結論の当否に影響するものではない。したがって，取消事由１は理由がない。
２　取消事由２（本件発明１に関する進歩性判断の誤り）について原告は，本件発明１が進歩性を有するとした本件審決の判断は誤りである旨主張する。そこで，以下検討する。
(1)ア請求項１の「平メッシュの編み面に対して浮き上がった交互の波形を有するタックステッチメッシュ」という記載についてみると，浮き上がった「交互の波形」がどのような方向からみて，波のような形であるかは同項には規定されていない。


しかし，「交互の波形」については，本件明細書の「発明の詳細な説明」には，「図２は，参照文字Ａによって概略的に示され，管状ガードル１の全部と，従来の長いストッキング（図１及び図３）の最初の部分２－２ａを実質的に形成するのに使用される浮き上がったタックステッチメッシュの一部を示す。図２は，メッシュＡ－Ａ１の一側から突出する，隆起した波形３－３ａ他と，メッシュＡ－Ａ１の反対側から突出する，互い違いの逆の波形４－４ａを示す。」（段落【００１２】）と記載され，図２には，編み面の表面上にジグザグ状の波形が図示されるとともに，編み面の上面と下面のそれぞれに突出した横方向に連続する襞状の波形が図示されている。
そして，一般的にものの形状は外観上，すなわち，「平面視」で把握するのが通常であり，このことと本件明細書及び図面の記載を考え併せれば，請求項１記載の「交互の波形」における「波形」は，編み面の「平面視」で波形であることを意味するものと解される。
また，「浮き上がった交互の波形」とは，請求項１の「臀部，尻，及び腿・・・にマッサージ作用と爽快作用を生ずるように」との記載及び上記明細書の記載中の「図２は，メッシュＡ－Ａ１の一側から突出する，隆起した波形３－３ａ他と，メッシュＡ－Ａ１の反対側から突出する，互い違いの逆の波形４－４ａを示す。」との記載を参照してみれば，編み面の断面視において，一側に突出する部分と反対側から突出する部分とが平面視における波形に沿って交互に横方向に連続した襞を形成していることを意味するものと解される。
本件審決は，上記各項にいう「交互の波形」は，さらに編み面の平面視においても波形を有するもの，すなわち，本件発明１における「交互の波形」は，編み面の平面視及び断面視の両者において波形がある構成と特定できるとしているが，この判断は上記の趣旨をいうものであって，相当として是認できる。これと異なる原告の見解は，採用することができない。イ原告は，本件発明１の効果である着用者の肌面に対するマッサージ効果は，編み面に対して上下に襞状に交互に浮き上がる波形によって奏されるものであって，平面視のジグザグ形状は上記効果と直接結び付くものではない旨主張する。確かに，本件明細書（甲２）には，本件発明１に係るガードルにおいて，その平面視の波形により，マッサージ効果等が生じる旨の直接の記載はないが，本件発明１に係る「交互の波形」は，編み面の平面視における「波形」及び断面視における「波形に沿って形成される編みの一側又は反対側に交互に突出した横方向に連続する襞」を意味すると解されるところ，本件明細書には，「本発明，即ち，特別な糸の編み込みによって作られたガードルは，交互の波形によって編物の表面にかなりの起伏を与えることができるタックステッチメッシュを生じ，その利点を考慮すると，パンティストッキングを着用している間，骨盤の運動中，隆起した波形領域の皮膚に対する摩擦を生じ，かくして，局所的な微少なマッサージを生じ，それ故，有益な爽快効果やリラックス効果を生ずることが明らかである。」（段落【００１６】）と記載されており，平面視における波形は，断面における上記特定の形状との組み合わせにより，上記明細書記載のマッサージ効果等を奏することが明らかにされており，この記載内容は，技術常識に照らして，合理性を有するものと考えられる。
原告の上記主張は採用することができない。
ウ　因みに，証拠（乙１）及び弁論の全趣旨によれば，原告は，かつて２００１年（平成１３年）３月１６日前後に日本販売元として被告製品を「マイクロマッサージ・マジック　パンティストッキング」として販売し，「InternetCommunications'Clubproject   K.C.N」のウェッブサイトに広告を載せ，その広告に，「はくだけで‥気になるところが　やせられる。動くとマッサージ，体脂肪燃焼。」とのキャッチコピーと共に，そのコピーの上方にパンティストッキングを着用した着用者の「臀部，尻，及び腿を包む領域」のみを大きく拡大した写真を掲載しており，さらに，「世界特許特殊凹凸ウェーブ立体丸編」，「マイクロマッサージウェーブの特殊な波形状（パンティ内部）」等の説明が記載されていることが認められる。
上記の写真及びキャッチコピーの意味からすると，写真に示される「臀部，尻，及び腿」が「気になるところ」であり，同「臀部，尻，及び腿を包む領域」には，平面視で交互の波形が，それを強調するために拡大して表されている。そして，これらを総合してみれば，この「波形」が上記説明にある特殊な波形状の一部を形成するものとみられ，上記広告は，その特殊な波形によるマッサージ作用によって「体脂肪燃焼」が行われることを示唆していると認められる。上記のとおり，原告は，平成１３年３月１６日頃，編み面に対して上下に襞状に交互に浮き上がる波形に，平面視の波形の形状とが組み合わさって，着用者の肌面に対するマッサージ効果が奏されることを自認していたと認められる。(2)ア　ところで，刊行物６（甲８）には，メリヤス靴下に関する技術が開示され，次のとおり記載されている。
(ア)　「【考案が解決しようとする課題】　本考案は，・・・踵部，爪先部　のクッション性を良くし，かつ，着用時踵部のずれ落ちを防止し，更にクッション性はあるが通気性も兼ね備えた靴下を得ることを目的とする。」(イ)　「【課題を解決するための手段】　扁平に展開した状態における脚部の垂直方向中心線と足部の水平方向中心線との交点で交差し，編成開始点が，脚部の垂直方向中心線より爪先側で，かつ足部の水平方向中心線より上位に位置するようなゴアラインを形成した踵部を有し，かつ踵部，足底部，爪先部を２回タック総鹿の子編組織とした。」
(ウ)　「上記踵部４の編成に際しては，踵部４の編地が着用者の足部に適度の刺激を支え（「与え」の誤記と認める。），かつ，通気性も有するように表面に適宜の凹凸を有する組織の編地とする。即ち２回タック総鹿の子編としている。」（段落【００１５】）


(エ)　「また，踵部４，足底部５（「６」の誤記と認める。），爪先部８等　体重のかかる部位の編地が２回タック総鹿の子編となっているので組織が重厚であるにかかわらず，通気性を有し，かつ，肌に触れる面が細かい凹凸状を呈するために，肌に刺激を与えマッサージ効果をも発揮する。」（段落【００２２】）上記記載によれば，刊行物６には，クッション性があり，踵部のずれ落ちを防止するとともに，通気性の良い靴下を提供することを課題とし，その課題解決のための手段が開示され，その中で，タック編により体重のかかる部位の表面に適宜の凹凸を有する組織の編地を編成し，その結果，該部位の肌に触れる面が細かい凹凸状を呈することにより，肌に刺激を与えマッサージ効果を発揮する構成が開示されているといえる。しかし，刊行物６の開示するタック編により編み面に対して形成される凹凸は，断面視及び平面視の両方で波形を形成する本件発明１の「平メッシュの編み面に対して浮き上がった交互の波形」とは構成を異にするものであり，本件発明１の上記構成を開示するものとはいえない。イまた，刊行物７（甲９）には，パンツに関する技術が開示され，次のとおり記載されている。
(ア)　「この考案のパンツは，・・・従来の欠点を除去し，研究の結果，こ　れを開発したるもので，表地となる方には弾性伸縮糸と吸湿性にすぐれた糸とで編み，裏地となる方には吸湿性にすぐれた糸で表地よりも組織の密度を粗にして編み，表裏両地の間には，ポリエステル，ポリアミド等の合成繊維のウーリー糸を介入せしめて適宜コースおきに表裏両地を接合させ，且つ弾性伸縮糸の収縮作用により裏地に多数のウェーブ状の凹凸部を顕出せしめた３重層の袋状キルト生地で，該生地の裏地がパンツ主体の内部となるように構成したパンツを提供するにある。」（２頁１６行～３頁７行）
(イ)　「パンツの裏側即ち内部８は表側の生地１よりも編組織の密度を粗にしたものであるから弾性伸縮糸の収縮力と相俟ってパンツの内部の全面に亘ってウェーブ状の凹凸部５が多数形成されるから肌に接するときの感じが極めてよく，該凹凸部５によって，肌と内部８との間に多数の空気層ができて保温性にすぐれ，且つパンツの内部８を構成する吸湿性繊維によって吸湿性が極めて良好であるばかりでなく，パンツの表側は弾性伸縮性糸を使用し，内部８は編組織の密度を表地よりも粗にすると共に，弾性伸縮糸の収縮力によって内部全体に亘って隆起状に多数のウェーブ状の凹凸部が顕出されているから，パンツ全体が伸縮性に富み，腰部によくフィットして極めて着用感のよいパンツを提供するものである。」（５頁４～１８行）
(ウ)　第１図及び第２図には，パンツの内部８全面に亘ってウェーブ状の凹凸部５が多数形成された構造が示されている。
上記記載によれば，刊行物７記載の発明は，伸縮性に富み，腰部によくフィットして着用感のよいパンツを提供することを目的とするものであり，「ウェーブ状の凹凸部５」は，本件審決の認定するとおり，表地と裏地の間に合成繊維のウーリー糸を介入させて３重層の袋状編地とし，表地と裏地の収縮差と表地と裏地の組織の粗密差により，裏地の全面に亘って形成されるものである。上記のとおり，刊行物７記載の発明は，本件発明１とは課題を異にするものであり，その解決手段として採用された「ウェーブ状の凹凸部５」が，本件発明１が採用している「平面視の波形と断面視の波形を組み合わせた「交互の波形の構成」を開示するものでないことは明らかである。
(3)　刊行物６は，踵で踏みつけることによって肌に刺激を与えることを前提とした靴下に係る技術を開示しているものであり，これを刊行物７記載のパンツの着用感を高めるための発明に適用すべき動機付けは希薄というべきであるし，また，刊行物６及び７はいずれも，編み面の平面視における「波形」及び断面視における「波形に沿って形成される編みの一側又は反対側に交互に突出した横方向に連続する襞」（平面視及び断面視の両方における交互の波形）を開示するものではないので，これらを組み合わせたとしても，本件発明１を容易に想到し得るとはいえない。
この点に関する原告の主張は，本件発明１の「交互の波形」について異なる解釈に立つものであって，採用することができない。３　取消事由３（本件発明２ないし５に関する進歩性判断の誤り）について本件発明２ないし５は，いずれも本件発明１の構成Ｃを備えるものである。したがって，前記２で説示したのと同様に，本件発明２ないし５は，刊行物６及び７により容易に想到し得たものとはいえない。
４　以上によれば，原告が取消事由として主張するところはいずれも理由がなく，本件審決には他にこれを取り消すべき瑕疵は見あたらない。よって，原告の本件請求は，理由がないからこれを棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第３民事部
裁判長裁判官    北　　山　　元　　章
裁判官　　青　　栁　　　　　馨
裁判官    清　　水　　　　　節