本件明細書には，一貫して「最大カラム数を求め，キャリッジをその最大カラム数分連続移動させることで課題を解決できる」と記載されており，「カラム数」という「量」によってキャリッジを制御しようというのがその技術思想の根本になっている。「量」による制御であれば，キャリッジ現在位置を把握する必要がなく，簡易な制御ができることになる。実際，本件明細書にはキャリッジの現在位置を把握している記載はない。一方，キャリッジの現在位置を把握した上で，位置により制御する技術（「最短距離印刷」と言われる。）は本件特許出願当時から多数知られている。
仮に，「カラム数」という「量」によってキャリッジの移動量を求めたことにつき，これを「キャリッジの位置」をもって制御することになるというのであれば，明細書において，そのような点が開示されなければならないはずである。しかし，本件明細書にはキャリッジが移動する位置を求めるという技術思想は一切開示されていない。
これに対して，被告製品においては，キャリッジの移動はすべてキャリッジの現在位置把握に基づいてされており，その間の印字データ量（ドット数）を減算したりする計数処理とは全く異なる。
ウ　本件発明に係るプリンタでは，キャリッジ走査制御と印字ヘッドの駆動制御を直接関連付けている。これに対し，被告製品の構成ｈにおける現在位置把握制御は，主にキャリッジ制御のためのものであり，時間管理で制御するインクジェットヘッドからのインク吐出制御とは，直接的には関連付けられていない。すなわち，被告製品は，用紙上で何ドット，あるいはどのドットまで生成したから，キャリッジ走査を止める，あるいは移動させるといった制御にはなっていない。現在のキャリッジ位置情報を基に，キャリッジはそのＫ色ノズル列の位置情報を基に独自に加速・定速・減速の制御を行っており，これとは独立してキャリッジ上のインクジェットヘッドは，キャリッジが全色左端位置に達した時点から所定の周期でインクの吐き出し制御を行っている。
(6)　本件特許権に基づく権利行使は権利の濫用となるか（争点(3)）について
（被告の主張）
以下のとおり，本件特許には無効理由が存在することが明らかであるから，本件特許権に基づく権利行使は権利の濫用となる。ア　本件明細書には，キャリッジリターン・コード（ＣＲ・ＬＦ）の取り扱いに関する処理は全く記載されていない。すなわち，当該発明が解決しようとする問題点を解決するためにどのような手段を講じたのかをその作用とともに記載（特許法施行規則様式１６の１４ロ）していない。
したがって，本件特許は，昭和６２年法律第２７号による改正前の特許法３６条３項に違反するので，特許法１２３条１項３号の規定により，無効とされるべきである。
イ　本件発明では，全色の印字色データは印字ヘッドがキャリッジリターンしたときの行頭位置（以下，「所定の行頭位置」という）に対応するアドレスから常に格納開始されること，すなわち，全色の印字色データによる１印字行の左端位置が所定の行頭位置に固定していることをその必須の構成要素としていると考えざるを得ない。しかるに，本件発明の特許請求の範囲の記載は，格納手段に格納される全色の印字色データの左端位置が所定の行頭位置に対応するアドレスに固定していることをその必須の構成要素としていない。
したがって，本件特許は，昭和６２年法律第２７号による改正前の特許法３６条４項に違反するので，特許法１２３条１項３号の規定により，無効とされるべきである。
ウ　甲３８（乙４の１）に記載された発明と本件発明の実質的相違はなく，甲３８（乙４の１）に本件発明の構成の全部が記載されているというべきである。したがって，本件特許は，特許法２９条１項１号に該当するので，特許法１２３条１項１号の規定により，無効とされるべきである。エ　甲３８（乙４の１）に記載された発明と本件発明とが仮に相違するとしても，当該相違部分は当業者には自明なことであり，本件発明は，甲３８（乙４の１）に基づき当業者が容易に発明することができたものである。したがって，本件特許は，特許法２９条２項に該当するので，特許法１２３条１項１号の規定により，無効とされるべきである。
（原告の反論）
ア　被告の主張する無効理由アについて
本件発明は，キャリッジリターン・コード（ＣＲ・ＬＦ）を用いずに，キャリッジのリターン及びラインフィードを行わせるようにしたものであり，従来のキャリッジリターン方法とは根本的に異なる方法を用いるものである。すなわち，本件発明は，印字色データから１印字行分のカラム数を計数し，当該計数値に基づいてキャリッジのリターンの位置を求め，キャリッジのリターン及びラインフィードを行わせるものである。
したがって，本件発明は，キャリッジリターン・コードを必要としないものであり，被告のこの点に関する主張は失当である。
イ　被告の主張する無効理由イについて
本件発明は，キャリッジがリターンする位置が問題となるものであって，印字色データの格納方法や印字開始位置が問題となるものではない。すなわち，本件明細書の特許請求の範囲の，「１印字行分のカラム数を計数する」とは，印刷基準位置（キャリッジ原点）からカラム数を計数することを意味し，この計数値によって，印字色毎の印字ヘッドが移動すべき位置が求められるものであり，「最大カラム数取得手段」が「計数されたカラム数のうち最大カラム数」を求めて印字ヘッドがリターンすべき位置を求め，「制御手段」が印字ヘッドをこの最大カラム数分の位置まで連続移動させ，その後リターンさせるものである。この構成によって，本件発明の目的が達成されるのである。
このように，印字色データの格納方法や印字開始位置は，本件発明にとって必須の構成要素ではないので，この点に関する被告の主張は失当である。
ウ　被告の主張する無効理由ウについて
甲３８に記載された発明は，カラム数計数手段が存在しないこと，最大カラム数を求める手段がないこと，キャリッジが用紙上のどこの位置でリターンするか明らかでないことから，被告のこの点に関する主張は失当である。
エ　被告の主張する無効理由エについて
甲３８には，「アドレスカウンタ」は記載されていない。「アドレスカウンタ」をどこに設けるか，「アドレスカウンタ」と他の回路，手段とどのように結合されているのか，「アドレスカウンタ」はどのような作用をなすものかも何ら記載されていない。


また，乙４の２に記載された発明は，単色印字装置に関するものである。単色印字装置においては，１印字行が一定でない場合に特定色に基づく印字が行われないままキャリッジ・リターンが行われるという多色印字装置特有の問題点はそもそも存在しないから，本件発明にあるような各印字色ごとのカラム数を計数し，その中の最大カラム数を取得する手段を備える必要もない。さらに，被告が引用する乙４の５，１１ないし２４は，いずれも単色印字装置に関する発明ないし考案であって，複数の印字色についてのカラム計数手段も，最大カラム数取得手段も全く開示されていないし，示唆すらない。同じくカラム計数手段も最大カラム数取得手段もない甲３８に記載された発明とどのような組み合わをしたとしても，本件発明を当業者が容易に想到することはできない。
よって，本件発明は，甲３８に記載された発明，乙４号の２記載の発明を組み合わせることによって当業者が容易に発明できたものであるとはいえないから，被告のこの点に関する主張は失当である。
(4)　損害額（争点(4)）について
（原告の主張）
１(1)　被告は，業として，被告製品１を，遅くとも平成９年１１月ころから現在に至るまで，少なくとも６０万台製造販売した。被告製品１の工場出荷価格は１台当たり２万７８２０円を下廻らないから，売上高は少なくとも１６６億９２００万円にのぼる（甲６）。
(2)　被告は，業として，被告製品２を，遅くとも平成１０年１０月ころから現在に至るまで，少なくとも４０万台製造販売し，現在もなお製造販売している。被告製品２の工場出荷価格は１台当たり１万５０００円を下廻らないから，売上高は少なくとも６０億円にのぼる（甲７）。
(3)　被告は，業として，被告製品３を，遅くとも平成７年６月ころから現在に至るまで，少なくとも２５万台製造販売した。被告製品３の工場出荷価格は，１台当たり３万９９００円を下廻らないから，売上高は少なくとも９９億７５００万円にのぼる（甲８）。
(4)　被告は，業として，被告製品４を，遅くとも平成１２年５月２０日ころから現在に至るまで，少なくとも５万台製造販売し，現在もなお製造販売している。被告製品４の工場出荷価格は１台当たり２万７８２０円を下廻らないから，売上高は少なくとも１３億９１００万円にのぼる（甲１４）。２　本件発明の実施に対して受けるべき金銭に相当する額は，少なくとも被告製品の販売価格の１０パーセントを下廻らない。
そこで，原告の損害額は次のとおりとなる。
(1)　被告製品１について
１６６億９２００万円×１０パーセント＝１６億６９２０万円
(2)　被告製品２について
６０億円×１０パーセント＝６億円
(3)　被告製品３について
９９億７５００万円×１０パーセント＝９億９７５０万円
(4)　被告製品４について
１３億９１００万円×１０パーセント＝１億３９１０万円
（被告の認否）
争う。
第３　当裁判所の判断
１　構成要件Ｈの充足性
(1)　構成要件中Ｈの「印字ヘッドを主走査方向に最大カラム数分連続移動さ
せ」の意義
当裁判所は，構成要件Ｈにおける「印字ヘッドを主走査方向に最大カラム数分連続移動させ」とは，「印字ヘッドを印刷基準位置（キャリッジ原点）から各印字色データのオンドットデータの右端のうち全色の最右端位置まで連続して移動させること」を意味するものと解すべきであって，原告の主張するように，「印字ヘッドを，各色印字色データの右端のうち，最大右端ドット数で表現される位置まで連続して移動させること」を意味すると解すべきでないと思料する。以下，その理由を敷衍する。
ア　本件明細書の「発明の詳細な説明」欄及び図面の記載本件明細書（甲１）の「発明の詳細な説明」欄及び図面には，以下の各記載がある。すなわち，
(ア)　従来技術として，「主走査方向が単一方向の単色印字装置においては，印字データを，一方で，バッファに格納し，一方で，このバッファから格納順に読み出し，この読み出した印字データに応じて印字ヘッドを駆動して印字を行なう。そして，１印字行分のデータ読み出しが終了してキャリッジリターンコードが読み出されると，印字ヘッドをリターンさせるとともにラインフィードを行なうようにしている。」（１欄２１行～２欄３行），「つぎに，このような印字ヘッド駆動方法を，主走査方向が単一方向の多色印字装置，例えば，イエロー，マゼンタ，シアンの印字色によりカラー印字を行なう装置に適用した例を説明する。」（２欄４行～７行），「イエロー，マゼンタ，シアンの各印字色データに基づき，主走査，副走査が行なわれると，（中略）１行分の多色印字は，イエローの熱転写，１印字行分（幅Ｄ）の紙送り，マゼンタの熱転写，１印字行分の紙送り，シアンの熱転写という１サイクルにより完了する。このサイクルにおいて，ある行を着目すると，まず，イエローが印字され，ついで，マゼンタが，最後にシアンが印字されることがわかる。」（３欄９行～２０行）
(イ)　発明が解決しようとする問題点として，「しかしながら，キャリッジリターンコード，ラインフィードコードが読み出されると，１印字行の長短に関係なく，キャリッジリターンコード，ラインフィードコードが読み出された時点で，キャリッジリターンおよびラインフィードが行なわれる。このため，例えば，第８図に示すように，格納されたデータ量が一定でない場合，すなわち，１印字行が一定でない場合は，図中斜線で示したイエローデータに基づく印字が行なわれないまま，キャリッジリターンが行なわれるという問題点があつた。」（３欄２２行～３２行）
(ウ)　問題を解決するための手段として，「この発明に係る多色印字装置は，複数の印字ヘッドと，印字ヘッドの数に対応して設けられ，印字色データを一時的に格納するデータ格納手段と，これから印字色データを読み出すデータ読み出し手段と，読み出された印字色データに基づき前記印字ヘッドをそれぞれ駆動する印字ヘッド駆動手段と，前記印字ヘッドを移動する移動手段とにより構成し，前記格納手段に格納された印字色データから印字色別に１印字行分のカラム数をカラム計数手段により計数し，計数したカラム数のうち最大カラム数を最大カラム数取得手段により求め，求めた最大カラム数分，移動手段により印字ヘッドを主走査方向に連続移動させた後，リターンするように制御手段により制御し，各印字色により印字される１印字行が一定でない場合でも，多色印字が行なえるようにしている。」（３欄３４行～４欄５行）
(エ)　発明の効果として，「この発明は，上記のような構成としたため，各印字色により印字される１印字行が一定でない場合でも，多色印字が行なえるという効果がある。」（６欄１２行～１４行）


(オ)　実施例として，「２は多色印字装置で，ホストコンピュータ１から印字データを受信するデータ受信部２１と，この受信した印字データを色コードに応じてバッファメモリ２２ａ～２２ｃ（データ格納手段）のうちいずれかを選択するデータセレクタ２３と，（中略）前記バッファメモリ２２ａ～２２ｃにそれぞれ格納された印字色データから１印字行分のカラム数を計数するカラムレジスタ（カラム計数手段）２６と，これにより計数されたカラム数のうち最大カラム数を求めるとともにバッファメモリ２２ａ～２２ｃから印字データを読み出し，さらに印字ヘッドを主走査方向に最大カラム数分連続移動させ，その後，リターンするように前記キャリッジモータ２５を制御するプリンタ制御部（最大カラム取得手段，データ読み出し手段，制御手段）２７と，最大カラム数を格納するレジスタ２８と（中略）より構成されている。」（４欄１０行～３２行），「いま，第２図に示すフレームフォーマットの印字色データがホストコンピュータ１から多色印字装置２のデータ受信部２１に入力されたものとする（ＳＴＥＰ－１）。すると，制御コードに従って，前記データ受信部２１により，データセレクタ２３が駆動され，このデータセレクタ２３により，まず，色コード（イエロー）に従って，Ｙバッファメモリー２２ｃが選択される（ＳＴＥＰ－３～６）。そして，この選択されたＹバッファメモリ２２ｃに，プリンタ制御部２７により，イエロー印字色データがフレームエンドコードまでを１フレームとして，受信された順に格納される（ＳＴＥＰ－７～９）。このとき，カラムレジスタ２６により，カラムの計数が行なわれる（ＳＴＥＰ－１０）。」（４欄３５行～５欄５行），「イエロー印字データをバッファメモリに格納するときと同様にして，マゼンタ，シアン印字データに基づいて，それぞれ印字されるカラム数がカラムレジスタ２６により計数される（ＳＴＥＰ－１４，１８）。そして，プリンタ制御部２７は，デ一タＥＮＤコードにより，３フレームで構成される１データブロックの受信終了を判断すると（ＳＴＥＰ－４），前記カラムレジスタにより計数されたカラム数のうち最大のカラム数（＝ｍ）を求め（ＳＴＥＰ－１９），同時に，印字を開始する。」（５欄１１行～２１行），「１カラムの印字が終了すると，終了ごとに，前記レジスタ２８のセットカラム数から１を減じていき（ＳＴＥＰ－２７），またカラムレジスタ２６から同様に１を減じていく（ＳＴＥＰ―２７）。そして，カラムレジスタ２６が零になると（ＳＴＥＰ－３４），零になったレジスタに対応するヘッドを開放し（ＳＴＥＰ－２８－３３），また，レジスタ２８が零なると（ＳＴＥＰ－３４），プリンタ制御部により，キャリッジがリターンされるとともにフィードモータ２９よりラインフィードが行なわれる。」（５欄２７行～６欄９行）
(カ)　本件特許公報の第８図には，イエローデータ，マゼンタデータ及びシアンデータのデータ量を示す３つの長さの異なる細長い枠が縦に３本並べて記載されており，この各枠の左端の位置はすべて同じであるが，右端の位置はすべて異なり，イエローデータを示す枠の右端位置が一番右側にある。シアンデータを示す枠の右端部分には，キャリッジリターンコード及びラインフィードコードを示す枠が表示されており，イエローデータを示す枠内には，シアンデータを示す枠の右端位置と同一の位置に縦の実線が引かれ，この実線の右側部分には斜線が引かれている。
イ　本件発明の技術内容
前記アで認定した事実によれば，本件発明は，従来の多色印字装置では，各印字色により印字される１印字行の長さが一定でない場合に色が欠けるという問題点があったことから，この問題点を解決課題として，多色印字装置において，「１印字行の長さが一定でない場合であっても，色が欠けることなく多色印字を行えるようにする」（本件発明の効果）ことを目的として，「前記格納手段に格納された印字色データから印字色別に１印字行分のカラム数をカラム計数手段により計数し，計数したカラム数のうち最大カラム数を最大カラム数取得手段により求め，求めた最大カラム数分，移動手段により印字ヘッドを主走査方向に連続移動させた後，リターンするように制御手段により制御する」（構成要件ＦないしＨ）ことにより，上記の効果を奏するようにしたものである。そして，本件明細書において，以下のとおりの実施例が示されている。すなわち，ホストコンピュータから各色の印字色データ（右側のデータがヌルカット処理され，最も右にあるオンドットデータの右側のヌルデータは含まれていない。）が多色印字装置に送られ，同データが各色に対応するデータ格納手段（バッファメモリ）にフレームエンドコードまでを１フレームとして格納される。この格納の際に，上記印字色データのカラム数が計数されるが，このカラム数の計数方法は次のとおりである。すなわち，まず，１カラム単位で，当該印字色データがフレームエンドか否かが判断され，同データがフレームエンドではないと判断されるとバッファメモリに格納される。カラムレジスタは，この格納の際にカラム数として１を加算する（印字色データを受信する前のカラム数は０）。このような処理を，フレームエンドのデータが受信されるまで繰り返し，各色のカラムレジスタは，計数したカラム数を記憶する。その後，プリンタ制御部がデータＥＮＤコードにより，１データブロックの受信終了を判断すると，各色のカラムレジスタにより計数されたカラム数のうち最大のカラム数を求め，同最大カラム数をレジスタに格納する。各印字色データは１カラムごとに読み出され，これに基づき，１カラムごとに印字され，１カラムの印字が終了するごとに，各色のカラムレジスタ内のカラム数から１を減じていき，同時に，レジスタ内の最大カラム数からも１を減じていく。そして，各色のカラムレジスタ内のカラム数が０になると，そのカラムレジスタに対応する印字ヘッドが解放され，上記印字色の印字はされなくなる。レジスタ内のカラム数が０になると，キャリッジがリターンされる。
ウ　小括


(ア)　以上を総合すると，構成要件Ｈにおける「印字ヘッドを主走査方向に最大カラム数分連続移動させ」とは，文言の通常の意味どおり，印字ヘッドを印刷基準位置（キャリッジ原点）から右（主走査方向）に最大カラム数と同一のカラム数だけ連続して移動させる（例えば，最大カラム数が１０カラムであれば，印字ヘッドを印刷基準位置（キャリッジ原点）から右に連続して１０カラム移動させる）ことを意味するものと解するのが相当である。本件発明に係る多色印字装置において，色が欠けることなく多色印字を行うことができるとの効果を奏するのは，印字ヘッドが印刷基準位置（キャリッジ原点）から右（主走査方向）に最大カラム数分移動した位置が，主走査方向の印字データの存在する最右端位置を示しているからである。したがって，構成要件Ｈの「印字ヘッドを主走査方向に最大カラム数分連続移動させ」とは，印字ヘッドを印刷基準位置（キャリッジ原点）から各印字色データのオンドットデータの右端のうち全色の最右端位置まで連続して移動させることを意味するものと解すべきである。
(イ)　この点につき，原告は，「最大カラム数分」とは，各色印字色データの右端のうち，最大右端ドット数で表現されたところの「位置」を意味し，「最大カラム数分連続移動」するとは，上記の位置まで移動することを意味すると主張する。
しかし，前示のとおり，「最大カラム数分」という用語の通常有する意味からすれば，原告の主張するような上記解釈は，「最大カラム数分連続移動する」という文言から大きく乖離することになり，また，本件明細書中にも，上記のように解釈すべきことを示唆するに足りる記載は全くない（むしろ，前記(1)イで認定したとおり，本件明細書の実施例においては，印字の際に最大カラム数から１カラムずつ減数し，レジスタの最大カラム数が０となるまで印字するとされているから，印字ヘッドは最大カラム数と同一のカラム数だけ移動するという構成となっており，「印字ヘッドを主走査方向に最大カラム数分連続移動させ」に関する前記解釈に符合するものとなっている。）。
したがって，原告の上記主張は理由がない。
(2)　被告製品の構成及び対比
被告製品において，キャリッジ（印字ヘッド）は，各色の印字色データのオンドットデータの左端のうち全色の最左端位置から全色の最右端位置まで移動する（争いがない。なお，ここでは被告主張に係るキャリッジの「加速距離分」，「減速距離分」を除外して考える。）のであり，印刷基準位置（キャリッジ原点）から主走査方向に移動するのではないから，被告製品は，キャリッジを主走査方向に「最大カラム数分連続移動」すると解する余地はない。この点で，原告は，被告製品において，キャリッジが各色の印字色データの左端のうち全色最左端位置から移動することについて，被告製品は，本件発明の作用，効果を享受しつつ，全色最左端位置に関する新たな構成を加えたものであるから，本件発明と技術的思想が異なる訳ではなく，したがって，この点は構成要件Ｈの充足性に影響しない旨主張する。
しかし，被告製品は，キャリッジが各色の印字色データの，左端の「最左端位置」から，右端の「最右端位置」まで移動するのであるから，本件発明の作用効果の達成するために設けられた構成要件Ｈを用いた上で，他の構成を付加したと評価することはできない。
この点に関する原告の主張は採用できない。
以上のとおり，被告製品は構成要件Ｈを充足しない。
２　構成要件Ｆの充足性
(1)　構成要件Ｆの「前記格納手段に格納された印字色データから印字色別に１印字行分のカラム数を計数するカラム計数手段」の意義ア前示の本件発明の目的を達成させるための構造として，本件明細書の特許請求の範囲には，「前記格納手段に格納された印字色データから印字色別に１印字行分のカラム数を計数するカラム計数手段と（Ｆ），これにより計数されたカラム数のうち最大カラム数を求める最大カラム数取得手段と（Ｇ），印字ヘッドを主走査方向に最大カラム数分連続移動させ，その後，リターンするように前記移動手段を制御する制御手段と（Ｈ）を備えてなる」と記載されている。このうち，まず，構成要件Ｆの「カラム数を計数する」の意味について検討するに，「計数する」という語は，①数える，②計算するという意味を有するが，これを明細書の記載を参照して解釈すれば，前記１(1)イで認定したように，本件発明の実施例では，「計数する」を「一つずつ数えていく」という意味で使用していること，本件明細書において，「計算によって求める」との技術的意義を示唆する記載は全く存在しないことから，「カラム数を計数する」とは，「カラム数を数える」という意味であると解するのが相当である。
このように，構成要件Ｆの「カラム数を計数する」とは，「カラム数を数える」という意味であり，「カラム数を計算する」という意味ではない以上，格納手段に格納されていない印字色データについては，そのカラム数を数えることは不可能であるから，カラム数を計数する対象は，格納手段に格納された印字色データとならざるを得ない。そうすると，構成要件Ｆでは，格納手段に格納された各色の印字色データのカラム数を数えることになり（したがって，「１印字行分」とは，格納手段に格納された印字色データと同義となる。），構成要件Ｇの「最大カラム数」とは，格納手段に格納された各色の印字色データのカラム数のうちの最大のカラム数ということになり，構成要件Ｈでは，キャリッジがそのような最大カラム数分移動してリターンするというものとなる。
本件発明の内容についての以上の理解を前提にすると，仮に，格納手段に格納された印字色データの左側がホストコンピュータ内で既にヌルカット処理されていた場合は，構成要件Ｈにおいて，キャリッジを，構成要件Ｇで求められた最大カラム数分移動させて，リターンさせたとしても，一部又はすべての印字色データが印字されない印字色が生じ，色が欠けることなく多色印字を行えるようにするという本件発明の唯一の目的を達成することはできないことになる（上記の場合は，各色の印字色データの最大カラム数を求めること自体が意味のない動作となる。）。


主　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
被告が原告に対して平成１２年６月２６日付けでした公文書非開示決定（文学第１８３号）は，これを取り消す。
第２　事案の概要
本件は，栃木県情報公開条例（平成１１年栃木県条例第３２号。平成１３年３月の条例改正前のもの。以下「本件条例」という。）に基づく原告の公文書開示請求についての，対象となる文書を保有していないことを理由とする公文書非開示決定は違法であるとして，その取消しを求めた抗告訴訟である。
１　争いのない事実等
（１）　原告は，栃木県内に主たる事務所を置く法人でない社団である。（２）　本件条例５条によれば，栃木県内に事務所又は事業所を有する法人でない社団で代表者の定めがあるものは，被告をはじめとする本件条例の「実施機関」に対し，当該実施機関の保有する「公文書」の開示を請求することができるとされている。
そして，本件条例２条２項によれば，同条例において「公文書」とは，「実施機関の職員が職務上作成し，又は取得した文書及び図画（これらを撮影したマイクロフィルムを含む。）並びに電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であって，当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして，当該実施機関が保有しているもの」（「ただし，官報，公報，新聞，書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。」）をいうとされている。（３）　原告は，平成１２年６月１６日，被告に対し，本件条例５条に基づき，「平成１１年１０／１～平成１２年３／３１までに支出した栃木県警察本部総務課職員の出張旅費と食糧費に関する一切の資料（復命書も含む）」（以下「本件文書」という。）の開示を請求した（甲１）。
これに対し，被告は，同月２６日付けで，原告に対し，本件文書に該当する公文書は保有していないとの理由により，これを開示しない旨の決定をした（甲２，以下「本件決定」という。）。
（４）　本件決定時において，少なくとも，平成１１年１０月１日から平成１２年３月３１日までに支出された栃木県警察本部総務課（以下単に「総務課」と表記する。）の職員の出張旅費に関する，①旅費受取委任状，②旅行命令書，③復命書，④旅費請求書，⑤支出負担行為兼支出決議書及び⑥旅費口座振替通知書（以下一括して「本件各旅費関係文書」という。）の全部又は一部が，栃木県の関連機関に保管されていた。
（５）　本件決定当時，栃木県出納局長の管理するホストコンピュータに，本件各旅費関係文書の一部の内容が，電磁的記録として保存されており（以下「本件コンピュータ記録」という。），さらに，本件決定の前後に，同記録が磁気テープにコピーされた（以下「本件テープ記録」という。）。
本件テープ記録は，現在，栃木県出納局に保管されている。
２　争点及び当事者の主張
（１）　本件決定当時，本件文書に該当する執行伺及び支出負担行為文書は存在したか。
（原告の主張）
栃木県財務規則（平成７年３月１７日栃木県規則第１２号，以下「財務規則」という。）７４条，２条３号によれば，栃木県警察本部会計課（以下単に「会計課」と表記する。）の課長は，歳出予算を執行しようとするときは，執行伺を作成し，これに決裁を得て行わなければならないとされているのであり，特に旅費に関しては，その支出の必要性・妥当性の判断につき格別の判断が求められるものであるから，執行伺を省略できる制度が存在するとは常識上考えられない。また，少なくとも旅行社を通じて鉄道切符を購入した場合や宿泊した場合には文書が作成されるはずであり，支出負担行為文書が一切存在しないとは考えられない。
（被告の主張）
「栃木県財務規則の運用について」と称する総務部長・出納局長通知により，旅費に関しては執行伺を省略できることになっており，実際作成されていない。旅費に関する支出負担行為は旅行の事実等であって契約締結等の法律行為はなく，したがって旅費に関する支出負担行為文書は作成されていない。（２）　被告の「職員」は，本件決定当時までに，本件文書に該当する旅行命令書及び復命書を作成又は取得したか。
（原告の主張）
旅行命令書については，作成後会計課長に送付されるが，会計課長は被告の予算執行の補助職員であるから，被告の「職員」が取得したものといえる。また，復命書については，作成者である旅行者が会計職員であった場合には，会計職員は被告の予算執行の補助職員であるから，被告の「職員」が作成したものといえる。
（被告の主張）
②旅行命令書の作成者は総務課長であり，③復命書の作成者は当該出張旅行をした総務課職員であり（なお，総務課にはいわゆる会計職員はおらず，したがって，同課内の出張旅行者が会計職員であったことはない。），いずれも，被告の「職員」が作成又は取得した文書とはいえない。
（３）　被告は，本件決定当時，本件各旅費関係文書を「保有」していたか。
（原告の主張）
ア　本件条例１条が栃木県民の公文書開示請求権及び栃木県の説明責任を認めていること，本件条例２条２項が，旧来の情報公開条例において用いられていた「管理」という文言を用いずに，あえて「保有」というやや不明瞭な表現を用いたことなどに照らせば，同項の「保有」はできる限り広く解すべきであり，具体的には，管理，所有，占有，所持等の状態を含めて，何らかの法的権限が及んでいることにより法律上又は事実上当該文書に対する支配が可能な状態をいうものと解すべきである。


イ　被告は「証書及び公文書類を保管する」権限を有するのであり（地方自治法１４９条８号），本件各旅費関係文書が警察本部の建物内にあったとしても，それは便宜上の処置に過ぎず，被告の上記保管権限を排除するものではない。ウ　また，被告は「予算を調製し，及びこれを執行する」権限を有するところ（地方自治法１４９条２号），本件各旅費関係文書は予算執行に関するものであるから，これらが既に総務課等に返却されていたとしても，上記権限の適正な行使のため，同文書等の作成名義人として，これを取り寄せて閲覧・使用することができることは明らかであり，法律上ないし事実上の支配はなお失っていない。エ　本件条例２条１項が公安委員会や警察本部を実施機関から除外しているにもかかわらず，同条例７条６号は非開示情報の１つとして「公開することにより，犯罪の予防，犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報」を挙げているのであり，本件条例上の公開対象文書に警察関係の文書が含まれることを当然の前提としている。
オ　以上の点からすれば，本件各旅費関係文書を実際に保管している者が総務課長や会計課長であったとしても，結局，いずれも被告が「保有」するものというべきである。
（被告の主張）
ア　本件条例２条２項の「保有」とは，実施機関が自ら当該文書を公的かつ適法に所持するか，又はその行政組織内部における公的な上命下服関係に基づき，文書取扱規程等の内規あるいは個々の指揮監督を通じて，当該文書を適法かつ有効に支配しており，実施機関又はその所属職員が，他の機関等の干渉や援助等を受けることなしに，他者に閲覧させたり写しを交付したりすることができる状態にあることをいうものと解すべきである。
イ　本件各旅費関係文書はいずれも，本件決定当時，栃木県の条例，規則等に基づく一連の手続を経て，総務課ないし会計課において保管されていたものである。そして，上記各課の課長は，警察本部における所属長の承認を得ずに同文書の内容を部外者に知らせたりしないという警察組織内部の服務上の義務を負っているのであり，被告が前記アのような意味で「保有」していたとは到底いえない。ウ　なお，「保有」という文言が使われたのは，行政機関の保有する情報の公開に関する法律２条２項の用語に合わせたにすぎない。
また，警察本部の職員以外に，被告の職員である麻薬取締員や漁業監督吏員も，特別司法警察職員として犯罪捜査等の事務にあたっているから，本件条例上の公開対象文書に警察関係の文書が含まれることが当然の前提になっているとはいえない。
（４）　被告は，本件条例上，本件テープ記録についての開示義務を負うか。
（被告の主張）
ア　本件テープ記録は，本件決定の時点では未だ作成されていなかったから，本件文書には該当しない。
イ　また，本件テープ記録に関しては，その内容を人の知覚によって認識できる状態にするための再生等のシステムが備えられておらず，任意のデータを出力するには，いかなる方法を用いても多大な費用（昀低でも１３０万円前後）や労力を要すると見込まれる。そして，本件テープ記録は，専ら本件コンピュータ記録などの削除処理中に万一エラー等が生じた場合に備えてバックアップをとることを目的として作成されたものであり，かかる目的は本件テープ記録の再生等のシステムがなくても達成できるから，多大な費用等をかけて再生等のシステムをあらかじめ備えておかなかったことが不合理とはいえないし，少なくとも，被告の恣意によりあえて備えなかったものではない。このような本件テープ記録は，本件条例２条２項の「当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして，当該実施機関が保有しているもの」とはいえず，「公文書」に該当しないというべきであるし，仮に該当するとしても，本件条例が，上記のような事情のある本件テープ記録について，その開示のためだけに多大な費用等をかけて再生等のシステムを備える義務を実施機関に課しているとは到底解されない。
（原告の主張）
ア　本件テープ記録は，ホストコンピュータの容量が限られていることから，本件コンピュータ記録を機械的にコピーしたものであるから，法的にみても本件コンピュータ記録と同一物とみなされるべきである。
イ　「職員が組織的に用いるものとして」との要件は，純然たる職員の私的文書を除外するために設けられたものであり，栃木県のホストコンピュータのデータのバックアップとして作成され出納局に保管されている本件テープ記録が上記要件を満たすことは明白である。本件テープ記録が５年間保存されることなどに照らせば，本件テープ記録は，本件コンピュータ記録の削除処理時のバックアップのみならず，その後財務会計書類が消失した場合などに再出力することをも予定して作成されたものとみるべきである。また，本件テープ記録の内容の出力について，被告が主張するほどの費用や労力がかからない方法も複数想定できる。本件条例７条は詳細かつ多様な非開示事由を規定しており，これら以外の非開示事由を新たに作出することは，「実施機関は，公文書の開示を請求する権利が十分に保障されるようこの条例を解釈し，運用するものとする。」と定める本件条例３条に反するし，本件テープ記録を再生できる動作環境を自ら廃棄しておいて，開示の手段がないから開示義務を負わないとの主張は，信義則にも反するものである。
第３　当裁判所の判断
１　争点（１）について
証拠（乙３）及び弁論の全趣旨によれば，「栃木県財務規則の運用について」と称する総務部長・出納局長通知において，予算の配当等があった旅費については執行伺を省略することができるとされ，栃木県内の執行伺に関する実際の事務も，原則として同通知に従って処理されていることが認められ，その他本件全証拠によっても，本件決定当時，本件文書に該当する出張旅費関係の執行伺が作成されて存在していたことは認めるに足りない。
また，支出負担行為というのは一般的には当該地方公共団体に直接債務を負担させる行為を指すところ，警察の職員１名ないし数名が出張旅行をする際に，当該職員の所属する都道府県自身が常に旅行会社等との契約における直接の当事者になるとは限らないのであり（むしろ例外的と考えられる。），その他本件全証拠によっても，本件決定当時，本件文書に該当する出張旅費関係の支出負担行為文書が作成されて存在していたことは認めるに足りない。
２　争点（３）について


（１）　本件決定当時の本件条例２条１項が，同条例の「実施機関」として「知事，地方公営企業の管理者，教育委員会，選挙管理委員会，人事委員会，監査委員，地方労働委員会，収用委員会及び内水面漁場管理委員会」というように細分して挙示しつつ，公安委員会ないし警察本部を除外していることからすれば，専ら栃木県公安委員会ないし栃木県警察本部が「保有」しているとみるべき文書等については，本件条例の実施機関が「保有」するものとみることはできず（この理は，用いられている文言が「保有」であるか「管理」であるかによって左右されるものでない。），本件条例２条２項所定の「公文書」に該当しないというべきである。そして，ある文書等を誰が「保有」しているかは，当該文書の保管の根拠規定，保管に至る手続，保管の方法等の実態に照らして判断すべきである。（２）　証拠（乙３）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。ア（ア）　職員等の旅費に関する条例（昭和３６年１２月２１日栃木県条例第４９号）４条１項１号，２条１項１号，栃木県警察職員等の旅費に関する訓令（昭和３７年７月３１日栃木県警察本部訓令第１０号）３条によれば，総務課職員による，旅費支給の対象となる出張旅行は，総務課長の旅行命令によらなければならないとされている。
（イ）　財務規則４条，２条２号及び３号によれば，旅費に関する事案の決定は会計課長の，旅費に関する支出命令は会計課課長補佐の，それぞれ専決事項とされている。
（ウ）　財務規則６条，５条２項によれば，旅費に関する支出負担行為の確認（地方自治法２３２条の４第２項）は，会計課課長補佐の中から１名充てられる出納員に委任されている。
（エ）　財務規則７条によれば，旅費の支払事務（口座振替，債権者への通知等）は，栃木県出納局会計課長の専決事項とされている。
イ　本件決定当時，総務課職員の出張旅費に関しては，上記の条例，規則等を背景として，以下の手続を経て支出される取扱いが概ね確立されていた。（ア）　年度当初に，総務課職員らが，連名で，同課の特定の職員１名をいわゆる受取代人とし，同人に出張旅費の受領を委任する旨の①旅費受取委任状を作成し，会計課課長補佐に提出する。以後，①旅費受取委任状は，会計課において保管される。
（イ）　総務課長が，同課職員に対し，②旅行命令書を交付することにより，旅行命令を発する。
（ウ）　総務課職員が出張旅行をし，その後，総務課長に対し，書面による場合には③復命書を提出することにより，出張の結果報告をする。以後，③復命書は総務課において保管される。
（エ）　総務課長は，上記②旅行命令書をいったんとりまとめて会計課に送付し，その後同課から返送を受ける。以後，②旅行命令書も総務課において保管される。そして，当該旅行者は，会計課が上記旅行命令書をもとに作成した旅費請求書用紙を受け取り，これに押印することにより④旅費請求書を作成し，これを会計課課長補佐に提出する。
（オ）　会計課課長補佐は，④旅費請求書に係る請求を正当と認めたときは，⑤支出負担行為兼支出決議書を作成することにより，支出負担行為の整理及び支出命令を行い，その後，同書面に上記④旅費請求書を添えて会計課出納員に送付する。（カ）　会計課出納員は，⑤支出負担行為兼支出決議書及び④旅費請求書につき審査を行い，正当と認めたときは，支出命令確認の登録を行い，その後，同各書面を会計課課長補佐に返却する。以後，④旅費請求書及び⑤支出負担行為兼支出決議書は会計課において保管される。
栃木県出納局会計課長は，上記登録内容が記録された磁気テープを指定金融機関に引き継ぐことにより，同機関に対して，当該旅費を前記アの受取代人の口座に振り込むよう依頼するとともに，出納長名義の⑥旅費口座振替通知書を作成して，受取代人に送付する。
受取代人は，上記振込金の払戻しを受けて，これを当該旅行者に交付し，上記⑥旅費口座振替通知書に領収印を得た後，同通知書を総務課長に引き継ぐ。以後，⑥旅費口座振替通知書は総務課において保管される。
（３）　前項の事実並びに弁論の全趣旨によれば，本件決定当時，本件各旅費関係文書は，いずれも，前記（２）アの諸規定を背景として確立された同（２）イの手続を経て，総務課ないし会計課に終局的に保管されていたと認めるのが相当であり，これが一時的・例外的な処置であるとか，情報公開を免れるための恣意的な処置であるなどと評価すべき事情は認められない。
そうすると，本件各旅費関係文書を「保有」していたのは，栃木県公安委員会ないし栃木県警察本部であって本件条例の実施機関ではないと認められるから，争点（２）について判断するまでもなく，本件各旅費関係文書は，本件条例２条２項所定の「公文書」に該当しないものというべきである。
（４）　なお，地方公共団体の長は，本来的には当該地方公共団体の行政権全般を掌握する者であり，地方自治法１４９条も，このような観点から長の担任事務を網羅的かつ一般的に挙示した規定と解されるところ（このことは地方自治法１４９条９号の存在からも明らかである。），仮に本件条例上の被告の「保有」の及ぶ範囲を，地方自治法１４９条所定の各権限の及ぶ範囲に準じて解するとすれば，結局，栃木県で取り扱われる公文書の大半が被告の「保有」に属することになる。このような解釈が，実施機関を細分して定めた本件条例の趣旨を没却するものであることは明らかであって，到底採用できない。
また，被告その他の実施機関が公開に適さない犯罪捜査等に関する文書を独自に作成・取得することも十分あり得ることであるから，本件条例が７条６号の規定を設けているからといって，総務課や会計課に保管されている文書等が被告の「保有」に属することが前提になっているとはいえない。
３　争点（４）について


平成１７年（行ケ）第１０００９号　審決取消請求事件（平成１７年７月１５日口頭弁論終結）
判決
原　　　　　　告　   　株式会社大一商会
訴訟代理人弁理士       山崎崇裕
被　　　　　　告　　　特許庁長官　小川洋
指定代理人    　　　   渡戸正義
同                     二宮千久同                     立川功同                     宮下正之
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
特許庁が不服２００１－１２０１５号事件について平成１６年５月７日にした審決を取り消す。
第２　当事者間に争いがない事実
１　特許庁における手続の経緯
(1)　原告は，平成４年８月２６日，発明の名称を「パチンコ機におけるパネル飾り」とする発明につき特許出願（特願平４－２５０６０６号。以下「本件出願」という。）をした。これに対し，特許庁は，平成１３年６月５日，拒絶査定をした。
(2)　原告は，平成１３年７月１１日，上記拒絶査定を不服として，本件審判の請求をし，同請求は，不服２００１－１２０１５号事件として特許庁に係属した。同事件の審理の過程で，原告は，同月２３日付け手続補正書及び平成１６年１月２７日付け手続補正書により，本件出願の願書に添付した明細書を補正した。特許庁は，上記事件について審理を遂げ，平成１６年５月７日，「本件審判の請求は，成り立たない。」とする審決をし，その謄本は，同月２５日に原告に送達された。２　平成１３年７月２３日付け手続補正書及び平成１６年１月２７日付け手続補正書により補正された明細書（甲２，３。以下，本件出願の願書に添付した図面と併せて「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項１に記載された発明（以下「本願発明」という。）の要旨
【請求項１】パチンコ機の遊技板の表面周縁部に設置されるパネル飾りであっ
て，
前記パネル飾りは，１つの合成樹脂製のベース体と，そのベース体の外郭に整合する天板を有する１つの半透明樹脂製のレンズ体と，前記パネル飾りのベース体とレンズ体との間に収納された表示ランプアッセンブリと，を備えてユニット化さ
れた状態で前記遊技板に設置可能に構成され，
前記表示ランプアッセンブリには，前記遊技板の表面で各種情報を表示する表示ランプを有する表示ランプ基板に対する中継ぎ接続用基板が設けられ，　前記
中継ぎ接続用基板には中継ぎ端子が設けられる一方，
前記ベース体には，前記中継ぎ端子に対応する位置において同中継ぎ端子が
挿通可能な端子孔が設けられ，
前記ベース体の端子孔に前記中継ぎ端子を挿通しかつ前記中継ぎ接続用基板を取り付けた状態では前記中継ぎ端子の先端部が前記ベース体の背面側に所定長さ
突出し，
前記パネル飾りを前記遊技板の表面に取り付けた状態では，前記中継ぎ端子が前記遊技板に貫設した嵌通孔に臨みかつ前記遊技板の背面側から前記中継ぎ接続用基板の中継ぎ端子に対する配線接続がなされる構成にし，前記ベース体の背面には，前記遊技板の表面に係着する釘部材を突出形成すると共に，その釘部材を，前記中継ぎ端子の突出部の近傍に位置して配置したことを特徴とするパチンコ機のパネル飾り。
３　審決の理由
(1)　審決の理由は，別添審決謄本写し記載のとおりであり，その要旨は，本願発明は，特開平２－２６４６８２号公報（甲４。以下「刊行物１」という。），実願平１－１１９４６３号公報（実開平３－５８４７８号）のマイクロフィルム，実願昭６１－７６５８４号（実開昭６２－１８６７７０号）のマイクロフィルム（甲６。以下「刊行物３」という。）に記載された発明（以下，刊行物１に記載された発明を「刊行物１発明」と，刊行物３に記載された発明を「刊行物３発明」という。）及び容器内に収納される基板に対して外部から電気的接続を行うための構造として，容器外に延びる端子を基板に設け，該端子を介して基板に対する電気的接続を行うという周知の技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないから，本件明細書の特許請求の範囲の請求項２及び３に係る発明について検討するまでもなく，本件出願は拒絶すべきである，というものである。(2)　なお，審決が認定した，本願発明と刊行物１発明との一致点及び相違点は，それぞれ次のとおりである。
ア　一致点
「パチンコ機の遊技板の表面周縁部に設置されるパネル飾りであって，前記パネル飾りは，１つの合成樹脂製のベース体と，レンズ体と，前記パネル飾りのベース体とレンズ体との間に収納され，遊技板の表面で各種情報を表示する表示ランプを有する表示ランプ基板を有する表示ランプアッセンブリと，を備えてユニット化された状態で前記遊技板に設置可能に構成されたパチンコ機のパネル飾りである点。」
イ　相違点
(ア)　相違点１
「レンズ体が，本願発明においてはベース体の外郭に整合する天板を有する１つの半透明樹脂製であるのに対し，第１引用刊行物（注，刊行物１）記載の発明においては，ベース体（右分割体本体２８）に形成されたランプ収納凹部２９を被覆する第１表示カバー４３ａ～４３ｃと，前記第１表示カバー４３ａ～４３ｃの表面に止着される第２表示カバー４９ａ～４９ｃとにより構成され，その材質が不明である点。」
(イ)　相違点２
「表示ランプアッセンブリには，本願発明においては，表示ランプ基板に対する中継ぎ接続用基板が設けられているのに対し，第１引用刊行物（注，刊行物１）記載の発明においては，中継ぎ接続用基板に相当する構成が設けられているか否かが不明りょうである点。」
(ウ)　相違点３


「表示ランプ基板への配線接続構造として，本願発明においては，中継ぎ接続用基板に中継ぎ端子が設けられる一方，ベース体には，前記中継ぎ端子に対応する位置において同中継ぎ端子が挿通可能な端子孔が設けられ，前記ベース体の端子孔に前記中継ぎ端子を挿通しかつ前記中継ぎ接続用基板を取り付けた状態では前記中継ぎ端子の先端部が前記ベース体の背面側に所定長さ突出し，パネル飾りを遊技板の表面に取り付けた状態では，前記中継ぎ端子が前記遊技板に貫設した嵌通孔に臨みかつ前記遊技板の背面側から前記中継ぎ接続用基板の中継ぎ端子に対する配線接続がなされる構成にしているのに対し，第１引用刊行物（注，刊行物１）記載の発明においては，表示ランプ基板（ランプ基板３２）にランプ配線３３が接続され，ベース体（右分割体本体２８）には前記ランプ配線３３が挿通可能な孔が設けられ，パネル飾り（右分割体２６）を遊技板（遊技盤１０）の表面に取り付けた状態では，遊技板（遊技盤１０）に形成されたランプ挿通孔２１ｃを介して前記ランプ配線３３が中継端子基板１８に接続されるように構成している点。」
(エ)相違点４
「パネル飾りを遊技板表面へ取り付けるための構造に関して，本願発明においては，ベース体の背面において中継ぎ端子の突出部の近傍に位置して配置され，遊技板の表面に係着する釘部材を突出形成しているのに対し，第１引用刊行物（注，刊行物１）記載の発明においては，ベース体（右分割体本体２８）裏面に突設された位置決め突起４１ａ，４１ｂが遊技板（遊技盤１０）に穿設された位置決め穴８０に嵌入して位置決めをするものの，パネル飾り（右分割体２６）の遊技板（遊技盤１０）表面への取り付けは，ビスで行う点。」
第３　原告主張の審決取消事由
審決は，相違点３についての判断を誤ったものであり（取消事由），その誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，違法として取り消されるべきである。
１　刊行物に記載された技術的思想
(1)　刊行物１発明の技術的思想
審決は，相違点３の認定において，「第１引用刊行物（注，刊行物１）記載の発明においては，表示ランプ基板（ランプ基板３２）にランプ配線３３が接続され，ベース体（右分割体本体２８）には前記ランプ配線３３が挿通可能な孔が設けられ，パネル飾り（右分割体２６）を遊技板（遊技盤１０）の表面に取り付けた状態では，遊技板（遊技盤１０）に形成されたランプ挿通孔２１ｃを介して前記ランプ配線３３が中継端子基板１８に接続されるように構成している」（審決謄本９頁第２段落）と認定している。
上記の構成から抽出される技術的思想は，「パネル飾り内蔵のランプ基板に配線コード（ランプ配線）をあらかじめつなげておき，パネル飾りが表示ランプアッセンブリとして組み立てられた状態では，内蔵のランプ基板から配線コードが外側へ長く延びており，遊技盤１０の表面にパネル飾りを取り付ける際，その外側へ長く延びている配線コードを挿通孔から裏側に引っ張り出して宙ぶらりんの状態にしておき，そして，パネル飾りを遊技盤１０にビス止めすると，それまで宙ぶらりんになっていた配線コード末端のコネクタが接続相手の中継端子基板に差し込み可能となる」というものである。
なお，刊行物１発明においては，ランプ基板そのものにあらかじめ配線コードが接続されていることが前提〔刊行物１（甲４）の第１図，第３図〕となっているので，そこには「パネル飾りを遊技板に取り付けた後に，ランプ基板そのものに対する配線接続を行う」という技術的思想は最初から存在しない。したがって，刊行物１発明に係る構成のうち，「パネル飾り（右分割体２６）を遊技板（遊技盤１０）の表面に取り付けた状態では，遊技板（遊技盤１０）に形成されたランプ挿通孔２１ｃを介して前記ランプ配線３３が中継端子基板１８に接続される」（審決謄本９頁第２段落）という審決の認定部分は，あくまで「あらかじめパネル飾り（右分割体２６）に接続され，ランプ挿通孔２１ｃから遊技板（遊技盤１０）の裏側へ引っ張り出されているランプ配線３３のコネクタを中継端子基板１８の相手コネクタにつなげることができる」という程度の意味でしかなく，刊行物１には，「遊技板（遊技盤１０）の裏側からランプ配線３３をランプ挿通孔２１ｃに通らせて，ランプ基板３２そのものに後からつなげることができる」という技術事項まで開示されているわけではない。
(2)　刊行物３発明の技術的思想とその刊行物１発明への適用
ア　刊行物３発明の技術的思想
(ア)　刊行物３には，ランプを備えた取付基板への配線構造として，取付基板から突出したピンを設けておき，そして，このピンとは反対側の面を取付面として遊技盤に向かい合わせ，その取付面を遊技盤に当て付けた状態では，取付面とは逆方向にピンが突出するようにし，このピンに対し，取付基板を取り付けた方向と同じ方向から配線コード末端のコネクタを接続することが記載されている。すなわち，刊行物３には，①取付基板の取付面（遊技盤と向き合う面）と反対側の面にピンを突出させる，②遊技盤の裏側から取付基板を取り付けると，その取り付けた側（遊技盤の裏側）にピンが突出する，③そのため，取付基板を取り付けた側と同じ方向（遊技盤の裏側）からピンに配線コード末端のコネクタを接続することが可能である，という配線構造が開示されているにすぎない。　したがって，刊行物３発明の技術的思想は，「遊技盤に取付基板の取付面を向き合わせて取り付けた後，その取り付けた側と同じ方向に突出しているピンに対して，その同じ方向から配線コードを接続する」というものであり，本願発明の技術的思想とは正反対のものである。
(イ)刊行物３発明において，取付基板を取り付ける遊技盤の面とピンの突出方向とを敢えて逆にする変形を行った場合について検討すると，以下に述べるとおりの不都合が生ずるのであって，このことからも，上記両発明の技術的思想が正反対のものであることは明らかである。
ａ上記の例について，刊行物３（甲６）の第４図に示されている例と同様に，取付基板を遊技盤の裏面に取り付ける場合を考えると，取付基板の表裏をひっくり返した状態で取付基板を遊技盤に向き合わせることになる。ところが，そのようにすると，結果的にランプが遊技盤の裏側を向いてしまって，遊技盤の表側から見えなくなる。このような状況では，取付基板をひっくり返したことによってランプだけが不自然に浮いた存在となり，「ランプを備えた取付基板」としての刊行物３発明の体を実質的になさなくなるし，「他の取付基板のランプへ分岐させて配線するための配線コードを接続する」という同発明の本来の目的を達成できなくなる。


ｂ　上記の例について，取付基板を遊技盤の表面に取り付ける場合を考えると，ランプが前を向くという意味において配置上の問題はないが，この場合，ピンが遊技盤に干渉することになるため，今度は取付基板そのものの取り付けができなくなる。そうすると，取付基板は遊技盤に取り付けられることなくそれ単体で宙に浮いた存在となり，もはや「ランプを備えた取付基板」としての刊行物３発明ではなくなるし，「他の取付基板のランプへ分岐させて配線するための配線コードを接続する」という同発明の本来の目的を達成できなくなる。(ウ)被告は，刊行物３には取付基板の取付面を表側に限定する記載，すなわち，取付基板を取り付ける遊技盤の面とピンの突出方向とを同じ側に限定する記載はない旨主張するが，これは，本願発明の技術的思想と刊行物３発明の技術的思想とが正反対であるということを認めたということを意味する。イ　刊行物３発明の技術的思想の刊行物１発明への適用刊行物１発明に刊行物３発明の技術的思想を適用した場合に得られる構成は，以下に述べるような構成でしかあり得ない。
(ア)　刊行物３の記載に基づいて，パネル飾り（ベース体）に内蔵のランプ基板から容器外に突出するピン（中継ぎ端子）を形成する場合，パネル飾りはもともと遊技盤の表面に取り付けられるものであるから，そのピン（中継ぎ端子）の突出方向はベース体の取付面（背面）と反対側，すなわち，前面側となる（刊行物３記載の上記ア(ア)①の配線構造による。）。
(イ)　遊技盤の表面にパネル飾りを取り付けると，その取り付けた側（遊技盤の表側）と同じ方向にピン（中継ぎ端子）が突出する（刊行物３記載の上記ア(ア)②の配線構造による。）。
(ウ)　パネル飾りには，その取り付けた側と同じ方向（遊技盤の表側）から配線コード末端のコネクタを接続することとなる（刊行物３記載の上記ア(ア)③の配線構造による）。
(エ)　パネル飾りに遊技盤の表側からコネクタ接続された配線コードは依然としてパネル飾りから外側へ長く延びており，この配線コードは，相変わらず遊技盤の表側からランプ挿通孔を通して裏側へ引っ張り回される（刊行物１発明の構成による）。
(オ)　裏側へ引っ張り回された配線コードは，その末端のコネクタにて接続相手（中継端子基板）のコネクタに差し込まれる（刊行物１発明の構成による）。
２　審決の相違点３についての判断の誤り
(1)　上記１(2)ア(ア)に述べたとおり，刊行物３発明において，取付基板に突出させたピンは，遊技盤に向き合わせた状態で配置するものではないから，「前記ピンは，本願発明における中継ぎ端子に対応するものと認められる。」（審決謄本１０頁下から第２段落）とする審決の認定は誤りである。また，刊行物１発明に刊行物３発明の技術的思想を適用すると，上記１(2)イ記載の構成となるものであり，「第１引用刊行物（注，刊行物１）記載の発明における表示ランプ基板（中部のランプ基板３２）に接続されたランプ配線３３に代えて第３引用刊行物（注，刊行物３）に記載されたピンを採用して中継ぎ端子とし，・・・前記ベース体の端子孔に前記中継ぎ端子を挿通しかつ前記表示ランプ基板（中部のランプ基板３２）を取り付けた状態では前記中継ぎ端子の先端部が前記ベース体の背面側に所定長さ突出するようにし」（審決謄本１１頁第２段落）との構成（以下「本件構成」という。）は得られないから，刊行物１発明において本件構成とすることは，当業者であれば容易に想到できることであるとする審決の判断には，何ら合理的な根拠がない（特に上記１(2)イ(イ)の構成と矛盾する。）。(2)　審決は，刊行物１発明において，「パネル飾り（右分割体２６）を遊技板（遊技盤１０）の表面に取り付けた状態で前記遊技板の背面側から前記中継ぎ端子に対する配線接続がなされるようにするために，前記ランプ配線３３が通過する遊技板（遊技盤１０）に形成されたランプ挿通孔２１ｃに加えて前記遊技板の前記中継ぎ端子が臨む位置に嵌通孔を貫設し」（審決謄本１１頁第２段落）との構成とすることは，当業者であれば容易に想到し得るものであるとし，「パネル飾り（右分割体２６）を遊技板（遊技盤１０）の表面に取り付けた状態で前記遊技板の背面側から前記中継ぎ端子に対する配線接続がなされるようにするために」との課題ないし目的が，本件出願日当時，当業者の間で当然のこととされていたかのように判断しているが，このような課題ないし目的は，刊行物１及び刊行物３のどこにも記載されておらず，したがって，それらは本件出願日当時において当業者の常識レベルではなかったはずである。
「遊技板の表面に取り付けたもの（パネル飾り）に対し，その表面とは反対側の裏面から遊技板という障害物を介して行う配線作業を容易化する」という技術的思想〔本願発明の課題，構成，効果から総合的に抽出される思想。本件明細書（甲２）の段落【０００３】，【０００４】，【００３８】，【００３９】等を参照〕は，刊行物１発明や刊行物３発明にはなく，本願発明において開示された新規な着想である。
審決には，本件出願日当時，当業者が上記の課題ないし目的をどのようにして見いだし得たのかについて，その根拠が示されていないというべきである。(3)　審決は，相違点３についての判断に際し，「ランプ挿通孔２１ｃに加えて前記遊技板の前記中継ぎ端子が臨む位置に嵌通孔を貫設し」（審決謄本１１頁第２段落）との構成とすることは，当業者に容易に想到し得るものであると判断しているが，その根拠が示されていない。
すなわち，刊行物３発明において，ピンは遊技盤に向き合わせて配置されるものではあり得なから，それが遊技盤に貫設した嵌通孔に臨むことは想定されていない。
また，刊行物１発明に刊行物３発明を適用する場合，上記１(2)イ(エ)で述べたとおり，パネル飾りに遊技盤の表側からコネクタ接続された配線コードは依然としてパネル飾りから外側へ長く延びており，この配線コードは，遊技盤の表側からランプ挿通孔を通して裏側へ引っ張り回される構成となるものである。そして，このような配線コードを通すだけなら，刊行物１発明のランプ挿通孔だけで十分に用が足りるはずであり，わざわざ嵌通孔を追加する必要性はないと考えられる。したがって，刊行物１発明に刊行物３発明を適用すれば，なにゆえ，「ランプ挿通孔２１ｃ」に加えて「嵌通孔を貫設」するとの構成を当業者において容易に着想することができるのかは不明であり，審決には，上記構成とする着想を当業者がどのようにして得ることができるのかについて，その根拠や動機付けとなる事項が示されていないというべきである。


(4)　刊行物３発明のピンは，遊技盤（３２）に向き合わせて配置されるものではあり得ないから，刊行物１発明に刊行物３発明を適用しても，「遊技板に貫設した嵌通孔に臨む」という本願発明の中継ぎ端子の構成は得られない。(5)　被告は，周知例と称して実願昭６３－１６０８２３号（実開平２－８２３８１号）のマイクロフィルム（乙１。以下「乙１文献」という。），実願昭６３－４５１９７号（実開平１－１４７８７４号）のマイクロフィルム（乙２。以下「乙２文献」という。）を挙げ，パチンコ機において，遊技板の表面に取り付けたランプ等に対し，ランプ等への配線接続部に対応する位置に設けられた遊技板の孔を介して，遊技板の背面側から配線接続を行うことが周知である旨主張している。しかしながら，「遊技板の孔を介して遊技板の背面側から配線接続を行う」というからには，本願発明のように，配線を接続するための作業が遊技板という障害物を介して行われ，この障害物を克服するために，配線を接続する作業が嵌通孔の中にまで及ぶ必要があるが，上記各文献にはそこまでは記載されていない。乙１文献記載の発明，乙２文献記載の発明においては，遊技板の孔に配線経路が通された時点で，既に孔は「配線経路を通らせる」という目的を達しており，その後の配線接続の作業に関して孔は全く無関係の存在である。乙１文献，乙２文献は，本願発明の，遊技板の裏側だけで配線接続を行うという作業形態とは異なる作業形態が公知であることを示すものにすぎず，遊技板という障害物を介して配線の接続作業をするため，その孔の中にまで作業が及ぶという，本願発明の技術的思想を示したものではない。
(6)　以上のとおり，刊行物１発明に刊行物３発明を適用しても，相違点３に係る本願発明の構成を得られないものであり，刊行物１及び刊行物３には，同構成を着想することの動機付けとなるものは何ら記載されていないから，刊行物１発明に刊行物３発明及び周知技術を適用して，相違点３に係る本願発明の構成とすることは，当業者が容易に想到し得るものであるとした審決の判断は，誤りである。しかも，審決は，本願発明の創作者（発明者）が苦労を重ねてようやく着想に至った課題について何ら評価，検討することなく，それがあたかも，本件出願日より前から当業者の常識であったかのように論じた上で，相違点３について判断している。このような審決の判断の仕方は，先に問題の答えを知らされている者が，「こんな問題なら常識で解けるはずだ」と決めつける仕方と同じであり，当業者の立場に立って容易想到性の判断をすべきものと規定している特許法２９条２項の規定の趣旨を著しく逸脱するものであるから，誤りである。
第４　被告の反論
相違点３についての審決の判断は相当であり，審決に原告主張の取消事由は存在しない。
１　刊行物３発明の技術的思想とその刊行物１発明への適用について(1)　原告は，刊行物３発明の技術的思想は，「遊技盤に取付基板の取付面を向き合わせて取り付けた後，その取り付けた側と同じ方向に突出しているピンに対して，その同じ方向から配線コードを接続する」ものであり，取付基板を取り付ける遊技盤の面を基準にして，取付基板を取り付けた側と同じ方向に突出しているピンに対して，その同じ方向から配線コードを接続するものであるとし，刊行物３発明の技術的思想は，本願発明の技術的思想とは正反対のものである旨主張する。しかしながら，刊行物３（甲６）には，「取付基板（１）は，・・・表側（１ａ）に銅箔等の導電材料によりプリント配線回路（７）が形成されており，その上にランプ（２）を取付ける導電性の取付ピン（６）が設けられている。」（４頁９行目～１３行目），「取付基板（１）の裏側（１ｂ）には，・・・接続ピン（１０）からなる配線コード接続用の接続端子が設けられている。」（５頁９行目～１４行目）と記載されており，刊行物３発明は，表側（１ａ）にランプ（２）を取付けた取付基板（１）の裏側（１ｂ）に配線コード接続用の接続端子を設け，取付基板（１）の裏側から配線コードを接続するものということができる。また，刊行物３（甲６）において，取付基板（１）をチューリップに使用している実施例（第４図）では，取付基板（１）を遊技盤（３２）の裏面に取り付けているため，取付基板（１）を取り付けた遊技盤（３２）の面（裏面）と同じ側にピンが突出しているにすぎず，刊行物３には，取付基板（１）の取付面をその表側に限定する記載，すなわち，取付基板（１）を取り付ける遊技盤（３２）の面とピンの突出方向とを同じ側に限定する記載はない。このことに加え，刊行物３には，実用新案登録請求の範囲第１項として，「パチンコ機の遊技盤に取付けられるランプを備えた取付基板において，他の取付基板のランプへ分岐させて配線するための配線コード接続用の接続端子を設けたことを特徴とするランプを備えた取付基板。」（１頁５行目～９行目）と記載され，取付面と反対側の面にピンを突出させることを要件とする記載はない。したがって，刊行物３発明の技術的思想は，取付基板の取付面と反対側の面にピンを突出させることを必須とするものではないというべきである。
上記したように，取付基板におけるピンの突出方向を取付基板を取り付ける遊技盤の面を基準にして特定することは，刊行物３には記載されていないし，また，そのように特定することが適切とは考えられない。そして，本願発明の中継ぎ端子は，中継ぎ接続用基板において表示ランプが設けられている側とは反対側，すなわち，中継ぎ接続用基板の裏側に突出形成されており，裏側に中継ぎ端子を設けるという点では本願発明と刊行物３発明とは共通している。
したがって，原告の上記主張は，失当である。
(2)　刊行物３発明の技術的思想を刊行物１発明へ適用した場合に得られる構成は，上記第３の１(2)イ記載の構成でしかあり得ないとする原告の主張は，刊行物３発明の技術的思想が，「遊技盤に取付基板の取付面を向き合わせて取り付けた後，その取り付けた側と同じ方向に突出しているピンに対して，その同じ方向から配線コードを接続する」ものであることを前提にし，その技術的思想を刊行物１発明に適用した場合の構成がどのようになるかについて主張するものである。しかしながら，上記の前提それ自体が失当であることは，上記(1)において述べたとおりであるから，原告の上記主張は理由がないものである。
２　審決の相違点３につての判断について


(1)　相違点３に係る本願発明の構成の容易想到性について審決の認定するとおり，刊行物１発明は，遊技板（遊技盤１０）の表面に取り付けられたパネル飾り（右分割体２６）と遊技板の裏面に取り付けられた中継端子基板１８とが，ランプ配線３３によって遊技板に設けられた嵌通孔を介して接続されているものであり，本願発明のように，パネル飾りから突出し遊技板に設けられた嵌通孔に臨んだ中継ぎ端子に対して遊技板の裏面から配線接続されるものではない（審決謄本９頁第２段落参照）。
しかしながら，上記１において述べたように，刊行物３には，ランプを備えた取付基板への配線構造として，取付基板の裏側に突出したピンを設け，このピンに配線コードの一端に備えられたコネクタを接続することが開示されている。そうすると，刊行物１発明と刊行物３発明とは，ランプを備えた基板と中継端子基板との電気的接続を行うものである点において共通するものであり，刊行物１発明に刊行物３発明を適用し，表示ランプ基板（中部のランプ基板３２）に接続されたランプ配線３３を中継端子基板１８に接続配線する構成に代えて，中継端子基板１８に接続されたランプ配線３３を，表示ランプ基板の裏面に設けたピンに接続配線する構成としようとすることは，当業者が容易に考え得ることである。ところで，刊行物１発明では，パネル飾り（右分割体２６）が遊技板の表面に位置しているのに，パネル飾り（右分割体２６）のランプ配線３３の配線先である中継端子基板１８は遊技板（遊技盤１０）の背面側に位置しており，そのため，パネル飾り（右分割体２６）の裏面側から出されたランプ配線３３を遊技板に設けられた嵌通孔を通して遊技板の背面側に導いて，遊技板の背面側の中継端子基板１８へ配線接続するようになっているところ，ランプ配線３３を中継端子基板に接続する構成に代えて，表示ランプ基板の裏面に設けたピンに接続配線する構成とする場合において，遊技板の表面に取り付けられるパネル飾りの表面に配線用のピンを設けることは，パネル飾りの装飾性からみて当業者において通常行われる事項ではない。また，パチンコ機において，遊技板の表面に取り付けたランプ等に対し，ランプ等への配線接続部に対応する位置に設けられた遊技板の孔を介して，遊技板の背面側から配線接続を行うことは，本件出願日当時，当業者に周知の技術であった（乙１文献，乙２文献参照）ものであり，本件明細書にも，従来の技術として「従来，・・・パネル飾り体に付設される遊技情報のための点灯ランプは基板側の所用の位置に点灯ランプの受け部が・・・形成されるとともに，この受け部と対応する遊技板には電気配線用孔が貫設されて継電する構成のものであった。」（段落【０００２】）と，点灯ランプの受け部と対応する遊技板の位置に孔を設けて配線接続をすることが開示されている。
上記の技術的背景を考慮すれば，刊行物１発明に刊行物３発明を適用する際に，ピンをパネル飾り（右分割体２６）の裏面側に突出させること，パネル飾り（右分割体２６）の裏面側に突出するピンが臨む遊技板（遊技盤１０）の位置に嵌通孔を設け，ピンに配線接続できるようにすることを想起することは，当業者にとって格別困難なことではないといわざるを得ない。
以上のとおり，相違点３に係る本願発明の構成は，周知技術を考慮し，刊行物１発明に刊行物３発明を適用することにより当業者が容易に想到し得るものというべきであり，その旨の審決の判断に誤りはない。
(2)　原告は，刊行物１発明に刊行物３発明の技術的思想を適用すると，上記第３の１(2)イ記載の構成となるものであり，本件構成は得られないから，両発明に基づき，本件構成とすることは，当業者が容易に想到し得ることであるとする審決の判断には，何ら合理的な根拠がない旨主張する。
しかしながら，上記(1)に述べたとおり，本件構成は，当業者が容易に想到し得るものであるとした審決の判断は，合理的であり，原告の上記主張は理由がない。
(3)　原告は，「パネル飾り（右分割体２６）を遊技板（遊技盤１０）の表面に取り付けた状態で前記遊技板の背面側から前記中継ぎ端子に対する配線接続がなされるようにする」（審決謄本１１頁第２段落）というような課題ないし目的は刊行物１及び刊行物３には記載されていない旨主張する。
しかしながら，審決は，「パネル飾りを遊技板の表面に取り付けた状態で前記遊技板の背面側から前記中継ぎ端子に対する配線接続がなされるようにする」ことは，当業者が容易に想到し得るものであると判断しているのであって，そのことが刊行物１又は刊行物３に記載されていると認定しているものではない。原告の主張は，審決を正解しないものであり，失当である。
(4)　原告は，審決は，相違点３についての判断に際し，「ランプ挿通孔２１ｃに加えて前記遊技板の前記中継ぎ端子が臨む位置に嵌通孔を貫設し」（審決謄本１１頁第２段落）との構成とすることは，当業者に容易に想到し得るものであると判断しているが，刊行物１発明に刊行物３発明を適用すれば，なにゆえ，「ランプ挿通孔２１ｃ」に加えて「嵌通孔」を貫設する構成を当業者において容易に着想することができるのかは不明であり，審決には，上記構成とする着想を当業者がどのようにして得ることができるのか，その根拠や動機付けとなる事項が示されていない旨主張する。
しかしながら，刊行物１発明に刊行物３発明を適用する際に，ピンをパネル飾り（右分割体２６）の裏面側に突出させること，パネル飾り（右分割体２６）の裏面側に突出するピンが臨む遊技板（遊技盤１０）の位置に嵌通孔を設け，ピンに配線接続できるようにすることを想起することは，当業者にとって格別困難なことではないというべきことは，上記(1)で述べたとおりである。そして，刊行物１発明において，ランプ挿通孔２１ｃは，機構板１９に固定されたランプを遊技盤１０に挿通させることを主目的とした孔であって，同発明は，このランプ挿通孔２１ｃをランプ配線３３の配線経路として兼用することとしたものである。そして，ランプ配線３３の配線経路としてランプ挿通孔２１ｃを兼用するか，配線のための専用の孔を設けるかは，当業者が必要に応じて適宜選択し得る設計的事項にすぎないことは明らかであり，原告の上記主張は失当である。
第５　当裁判所の判断
１原告は，審決は，相違点３についての判断を誤ったものである（取消事由）旨主張するので，以下，判断する。
(1)　刊行物１発明について
ア刊行物１（甲４）には，弾球遊技機の表示装置に関し，以下のとおり記載されている。


(ア)　「パチンコ遊技機１の額縁状の前面枠２には，扉保持枠３が周設され，該扉保持枠３には，ガラス板４ａ，４ｂ（第２図参照）を有するガラス扉枠４及び前面扉板５が一側を軸支されて開閉自在に取り付けられている。ガラス扉枠４の後方であって，前記前面枠２の裏面の遊技盤取付枠２３（第６図参照）には，遊技盤１０が遊技盤取付具２４によって着脱自在に設けられている。」（２頁左下欄５行目～１３行目）
(イ)　「遊技盤１０の表面には，発射された打玉を誘導し，且つ誘導された打玉が落下するための遊技領域１２と打玉の落下に関係ない非遊技領域１３とを区画する区画レール１１がほぼ円状に植立されている。」（２頁右下欄第６行目～１０行目）　　　　(ウ)　「非遊技領域１３には，この実施例の要部である合成樹脂製の表示装置２５が前記区画レール１１の上部から右側部に沿って配置されている。」（３頁左上欄５行目～８行目）
(エ)　「パチンコ遊技機１の背面の構造について説明する。・・・入賞玉集合カバー体１７の裏面上部には，遊技盤１０に設けられるスイッチやランプ及び駆動源等から延びる配線を後述するコントロール基板２０との間で中継する中継端子基板１８が取り付けられている。この中継端子基板１８には，後述する表示装置２５に設けられるランプ３１，５８から延びる配線３３，６０も接続される。」
（３頁左上欄１０行目～同右上欄１行目）
(オ)　「パチンコ遊技機１の背面には，第６図において一点鎖線で示す機構板１９が開閉自在に取付けられている。・・・機構板１９の裏面下方には，前記遊技領域１２に設けられる可変表示装置１４，可変入賞球装置１５，遊技効果ランプ１６ａ～１６ｆ，及び表示装置２５のランプ３１，５８の作動を制御する制御回路を含むコントロール基板２０が設けられている。」（３頁右上欄２行目～１３行目）
(カ)　「第６図に示すように，遊技盤１０の上部には，ランプ挿通孔２１ａ～２１ｃが形成され，このランプ挿通孔２１ａ～２１ｃから機構板１９に固定されるランプ・・・が前方に向って挿入され」（３頁右上欄１４行目～１８行目）(キ)　「表示装置２５は，前記したように区画レール１１の上部から右側部に沿った非遊技領域１３に配置されるもので，その上部ほぼ中央で左右に分離可能な右分割体２６と左分割体２７とで構成される。」（３頁左下欄９行目～１３行目）
(ク)　「右分割体本体２８には，前記区画レール１１に対向する側に沿ってランプ収納凹部２９が形成されている。このランプ収納凹部２９には，ランプ取付部３０が適宜間隔を置いて設けられている。ランプ取付部３０は，ランプ３１が一体的に設けられるランプ基板３２を保持するためのランプ基板取付片３０ａ，３０ｂとランプ基板保持片３０ｃ，３０ｄ・・・とから構成され，ランプ基板取付片３０ａ，３０ｂは，その先端に係止爪を有してランプ基板３２を着脱自在に係止するものであり，ランプ基板保持片３０ｃ，３０ｄは，ランプ基板３２の側方に当接してランプ基板３２を保持するものである。なお，それぞれのランプ基板３２からはランプ配線３３が接続されており，このランプ配線３３が前記ランプ挿通孔２１ｃを介して中継端子基板１８に接続されている。」（３頁右下欄５行目～４頁左上欄１行目）
(ケ)　「右分割体２６及び左分割体２７をそれぞれ組み立てた後に遊技盤１０に取り付ける」（７頁右上欄１５行目～１７行目）(コ)　図面第１図には，右分割体本体２８に３個のランプ基板３２が取り付けられることが図示されている。
(サ)　図面第１図及び第３図には，右分割体本体２８に設けられた孔を通ってランプ配線３３が右分割体本体２８表面側から裏面側に配設されることが図示されている。
イ　上記ア認定の刊行物１の記載によれば，審決の認定するとおり（審決謄本９頁第２段落），刊行物１発明の弾球遊技機の表示装置においては，ランプ基板３２にランプ配線３３が接続され，右分割体本体２８にはランプ配線３３が挿通可能な孔が設けられ，右分割体２６を遊技盤１０の表面に取り付けた状態では，遊技盤１０に形成されたランプ挿通孔２１ｃを通してランプ配線３３が遊技機１の背面に設けられた中継端子基板１８に接続されるように構成されていることが認められる（原告は，この事実を自認している。）。
(2)　刊行物３発明について
ア　刊行物３（甲６）には，実用新案登録請求の範囲として，「１）　パチンコ機の遊技盤に取付けられるランプを備えた取付基板において，他の取付基板のランプへ分岐させて配線するための配線コード接続用の接続端子を設けたことを特徴とするランプを備えた取付基板」（１頁５行目～９行目）と記載されているほか，考案の詳細な説明として，以下のとおり記載がされている。(ア)　「本考案はパチンコ機の遊技盤に取付けられるランプを備えた取付基板に関する。」（１頁１５行目，１６行目）
(イ)　「本考案に係る取付基板は，他の取付基板のランプへ分岐させて配線するための配線コード接続用の接続端子を設けたことを特徴としている。」（３頁９行目～１２行目）


(ウ)　「本考案に係る取付基板は，中継端子盤からの配線によるだけでなく，取付基板の前記接続端子どうしを配線コードでつなぐことによる電源からの配線ができるようになっている。」（３頁１４行目～末行）(エ)　「本考案の実施例を説明する。・・・取付基板（１）は，・・・絶縁材料からなり，表側（１ａ）に銅箔等の導電材料によりプリント配線回路（７）が形成されており，その上にランプ（２）を取付ける導電性の取付ピン（６）が設けられている。取付ピン（６）にはピン挿通孔（５）を挿通するゴム製のキャップ（４）が嵌め込まれるようになっており，ランプ（２）はその接続線（３）をキャップ（４）のピン挿通孔（５）内に挿入し，キャップ（４）とともに取付ピン（６）に取付けられるようになっている。これによって取付ピン（６）とランプ（２）とが電気的に接続されるようになっている。又，取付基板（１）のプリント配線回路（７）には，中継端子盤（３３）に配線される配線コード（８）の一端が接続されている。取付基板（１）の上部には螺子を挿通する取付孔（９）が設けられており，第４図に示すように遊技盤（３２）の裏面に螺子（１１）により取付基板（１）を取付けることができるようになっている。
そして，取付基板（１）の裏側（１ｂ）には，第３図に示すように前記プリント配線回路（７）と電気的に接続され，他の取付基板のランプへ分岐させて配線するため，配線コード（１３）をつなぐことのできる接続ピン（１０）からなる配線コード接続用の接続端子が設けられている。」（４頁２行目～５頁１４行目）
(オ)　「本考案に係る取付基板は・・・入賞表示ランプ等を備えた取付基板等にも適用することができる。」（６頁１５行目～末行）(カ)　「従来，中継端子盤（３３）とをつなぐ配線コード（８）の取付基板（１）への接続は，プリント配線回路（７）が形成されていた取付基板（１）の表側に配線コード（８）の一端がハンダ付されていたが，第１図及び第４図に示す実施例のように取付基板（１）の裏側に突出し，プリント配線回路（７）と電気的に接続されるピンを設け，このピンに接続するコネクタ（１５）を一端に備えた配線コード（８）でつなぐことによって，遊技盤（３２）への取付けがハンダ付によって浮いてしまったり，又，取付け方によって取付基板（１）が破損してしまったりということがない。」（７頁１行目～１２行目）
イ　上記ア認定の刊行物３の記載によれば，審決の認定するとおり（審決謄本１０頁下から第２段落），刊行物３には，パチンコ機の遊技盤に取付けられるランプを備えた取付基板への配線構造として，取付基板（１）の裏側に突出したピンを設け，このピンに配線コード（８）の一端に備えられたコネクタ（１５）を接続するとの構成が記載されており，この構成は，従来，配線コード（８）は，取付基板（１）の表側に配線コード（８）の一端をハンダ付けされていた構成を改良したものとされていることが認められる。
そして，上記構成を有する刊行物３発明と本願発明とを対比すると，刊行物３発明の「取付基板」，「ピン」は，それぞれ，本願発明の「中継ぎ接続用基板」，「中継ぎ端子」に対応するものと認められる。
(3)刊行物３発明の刊行物１発明への適用について上記(1)イの構成を有する刊行物１発明と上記(2)イの構成を有する刊行物３発明とは，パチンコ等遊技機の表示装置におけるランプを備えた取付基板への配線構造として，技術分野を同じくするものであり，同技術分野において，ランプを備えた取付基板への電気配線作業の省力化を図ることが，当業者にとって共通の技術課題であることは，刊行物３の上記(2)ア(カ)の記載において示唆されているばかりでなく，技術常識上も明らかというべきである。したがって，刊行物１発明に刊行物３発明を適用する動機付けは十分にあるというべきである。そして，実願昭６３－１７０５３５号（実開平２－８９７７５号）のマイクロフィルム（甲７）及び実願平３－９３４７号（実開平４－９６８６１号）のマイクロフィルム（甲８）によれば，容器に収納された基板に対して，外部から電気的接続を行うための構造として，容器外に延びる端子を基板に設け，該端子を電源からの配線コードと接続する構成を採用することは，本件出願日当時，当業者に周知の技術であったと認められる。また，本件明細書（甲２）には，従来の技術として「従来，・・・パネル飾り体に付設される遊技情報のための点灯ランプは基板側の所用の位置に点灯ランプの受け部が・・・形成されるとともに，この受け部と対応する遊技板には電気配線用孔が貫設されて継電する構成のものであった。」（段落【０００２】）と記載されており，この記載並びに乙１文献及び乙２文献の記載によれば，パチンコ等遊技機において，遊技板の表面に取り付けたランプ等に対し，ランプ等への配線接続部に対応する位置に設けられた遊技板の孔を介して，遊技板の背面側から配線接続を行うことも，本件出願日当時，当業者に周知の技術であったと認められる。
刊行物１発明と刊行物３発明の技術分野の同一性，課題の共通性のほか，上記周知技術の存在を勘案すれば，刊行物１発明において，ランプ基板３２に接続されたランプ配線３３に代えて，刊行物３発明のピンを採用して中継ぎ端子とし，この中継ぎ端子を遊技盤１０の裏側にある中継端子基板１８に接続しようとすることは，当業者において容易に着想し得ることと考えられる。そして，この着想に基づき，上記周知技術を考慮すれば，中継ぎ端子を遊技盤１０の裏側にある中継端子基板１８に接続するため，中継ぎ端子が挿通可能な端子孔（ランプ配線３３が挿通可能な孔に対応するもの）を右分割体本体２８の中継ぎ端子に対応する位置に設けて，中継ぎ端子を挿通し，かつ，ランプ基板３２を遊技盤１０に取り付けた状態では，中継ぎ端子の先端部が右分割体本体２８の背面側に突出するようにし（本件構成），右分割体本体の裏面側に突出するピンが臨む遊技盤１０の位置に嵌通孔を設け，ピンに配線接続することができるようにすることも，当業者であれば，容易に想到し得ることと認められる。


そうすると，刊行物１発明に刊行物３発明適用し，上記周知技術を考慮して，相違点３に係る本願発明の構成とすることは，当業者が容易に想到し得るものというべきであり，これと同旨の審決の判断に誤りはない。(4)原告は，刊行物３発明の技術的思想は，取付基板の取付面（遊技盤と向き合う面）とは反対側の面にピンを突出させ，遊技盤に取付基板の取付面を向き合わせて取り付けた後，その取り付けた側と同じ方向に突出しているピンに対して，その同じ方向から配線コードを接続するというものであり，本願発明の技術的思想とは正反対のものであるとし，このことを前提に，「前記ピンは，本願発明における中継ぎ端子に対応するものと認められる。」（審決謄本１０頁下から第２段落）とする審決の認定は誤りである旨，また，刊行物１発明に刊行物３発明を適用しても，本件構成は得られから，刊行物１発明において，本件構成とすることが，当業者に容易に想到し得るものであるとする審決の判断には，何ら合理的な根拠がない旨主張する。
しかしながら，上記(2)イのとおり，刊行物３には，「ランプを備えた取付基板への配線構造として，取付基板（１）の裏側に突出したピンを設け，このピンに配線コード（８）の一端に備えられたコネクタ（１５）を接続すること」，すなわち，ランプを備えた取付基板（１）のランプ取付け位置からピンを取付基板（１）を挿通させて，ランプ取付け位置と反対側の面に突出させ，これを遊技盤（３２）の裏側で配線コード（８）の一端に備えられたコネクタ（１５）に接続するという構成が開示されていると認められる。
この点に関し，原告は，刊行物３発明の技術的思想は，ランプを備えた取付基板の取付面とピンの突出方向について上記のとおりの限定を加えたものである旨主張するが，刊行物３（甲６）の実用新案登録請求の範囲第１の記載（上記(2)ア）からして，刊行物３発明は，取付基板の取付面（遊技盤と向き合う面）とは反対側の面にピンを突出させ，遊技盤に取付基板の取付面を向き合わせて取り付けた後，その取り付けた側と同じ方向に突出しているピンに対して，その同じ方向から配線コードを接続する構成のものに限定されるとは解されず，同刊行物の考案の詳細な説明においても，当然のことながら，そのような限定を付す記載はない。また，原告は，刊行物３発明において，取付基板を取り付ける遊技盤の面とピンの突出方向とをあえて逆にする変形を行った場合，不都合が生ずるとも主張するが，取付基板を取り付ける面と同じ方向にピンを突出させる場合には，取付基板を遊技盤の表側に取付け，遊技盤に孔を設けて，そこからピンを遊技盤の背面側に突出さるようにすれば，原告主張の不都合は回避されるのであって，そのことは，当業者にとって自明のことというべきである。原告の上記主張はいずれも採用の限りでない。なお，原告は，被告が刊行物３には取付基板の取付面を表側に限定する記載，すなわち，取付基板を取り付ける遊技盤の面とピンの突出方向とを同じ側に限定する記載はない旨主張したのに対し，これは，本願発明の技術的思想と刊行物３発明の技術的思想とが正反対であるということを認めたということを意味する旨主張するが，被告の主張を正解しないものであって，失当である。審決は，刊行物３に開示された刊行物３発明の上記構成に基づいて，「前記ピンは，本願発明における中継ぎ端子に対応するものと認められる。」とし，また，同構成を刊行物１発明に適用し，当業者が本件構成を想到することの容易性を認めたものであり，本願発明との対応関係についての上記認定に誤りはなく，また，上記(3)に説示したとおり，上記容易想到性の判断には合理的性があるというべきである。
原告は，刊行物３に記載された一つの実施例（第４図）において，取付基板（１）が遊技盤（３２）の裏面に取り付けられ，そのため，取付基板（１）を取り付けた遊技盤（３２）の面と同じ側にピンが突出していることから，これが刊行物３発明の技術的思想であるかのように誤って理解し，その誤った理解に基づいて審決の認定判断を非難するものであって，失当である。なお，原告は，刊行物１発明に刊行物３発明の技術的思想を適用すると，上記第３の１(2)イに記載の構成となり，本件構成は得られない旨主張するが，この主張も，刊行物３発明の技術的思想についての上記の誤った理解に基づくものであり，その前提において失当である。
(5)　審決は，刊行物１発明において，「パネル飾り（右分割体２６）を遊技板（遊技盤１０）の表面に取り付けた状態で前記遊技板の背面側から前記中継ぎ端子に対する配線接続がなされるようにするために，前記ランプ配線３３が通過する遊技板（遊技盤１０）に形成されたランプ挿通孔２１ｃに加えて前記遊技板の前記中継ぎ端子が臨む位置に嵌通孔を貫設し」（審決謄本１１頁第２段落）との構成とすることは，当業者であれば容易に想到し得るものであると判断しているところ，原告は，「パネル飾り（右分割体２６）を遊技板（遊技盤１０）の表面に取り付けた状態で前記遊技板の背面側から前記中継ぎ端子に対する配線接続がなされるようにするために」との課題，目的は，刊行物１及び刊行物３のどこにも記載されておらず，したがって，上記のような課題，目的は，本件出願日当時において，当業者の常識レベルではなかったものであり，審決には，当業者は，上記のような課題，目的をどこから見いだすことになるのか，その根拠が示されていない旨主張する。しかしながら，刊行物１発明において，ランプ基板３２に接続されたランプ配線３３に代えて，刊行物３発明のピンを採用して中継ぎ端子とし，この中継ぎ端子を遊技盤１０の裏側にある中継端子基板１８に接続しようとすることは，当業者が容易に着想し得るものというべきことは，前記(3)に説示したとおりである。すなわち，刊行物１発明と刊行物３発明の技術分野の同一性，課題の共通性のほか，上記(3)記載の周知技術の存在を勘案すれば，原告が課題，目的として主張するところのものは，当業者であれば容易に見いだし得るものであると考えられる。原告の上記主張は採用することができない。


(6)　原告は，刊行物３発明のピンは，遊技盤に向き合わせて配置されるものではあり得ないから，刊行物１発明に刊行物３発明を適用しても，「遊技板に貫設した嵌通孔に臨む」という本願発明の中継ぎ端子の構成は得られない旨主張する。しかしながら，刊行物３発明は，取付基板の取付面（遊技盤と向き合う面）とは反対側の面にピンを突出させ，遊技盤に取付基板の取付面を向き合わせて取り付けた後，その取り付けた側と同じ方向に突出しているピンに対して，その同じ方向から配線コードを接続する構成のものに限定されるものではなく，取付基板の取付面（遊技盤と向き合う面）と同じ側にピンを突出させ，遊技盤に取付基板を向き合わせて取り付けた後，その取り付けた側と反対の方向に突出しているピンに対して，その同じ方向から配線コードを接続する構成のものも含まれることは，上記(4)に説示したところから明らかである。そして，後者の構成において，ピンを遊技盤に向き合わせて，すなわち，取付基板の裏側を遊技盤の表側に取り付ける場合に，取付基板に設けられるピンを取付基板の背面側に向けて突出させた上，遊技盤に嵌通孔を設けて，ピンが遊技盤の裏側に突出するようすることは，上記(3)記載の周知技術を考慮して，当業者が容易に想到し得るものというべきことは，上記(3)に説示したとおりである。
原告の上記主張は，刊行物３発明の技術的思想についての上記(4)摘示の誤った理解に基づくものであって，採用することができない。(7)　審決は，相違点３についての判断に際し，「ランプ挿通孔２１ｃに加えて前記遊技板の前記中継ぎ端子が臨む位置に嵌通孔を貫設し」（審決謄本１１頁第２段落）との構成とすることは，当業者が容易に想到し得るものであると判断しているところ，原告は，刊行物１発明に刊行物３発明を適用すれば，なにゆえ，「ランプ挿通孔２１ｃ」に加えて「嵌通孔」を貫設する構成を当業者において容易に着想することができるのかは不明であり，審決には，上記構成とする着想を当業者がどのようにして得ることができるのか，その根拠や動機付けとなる事項が示されていない旨主張する。
しかしながら，刊行物１発明において，ランプ基板３２に接続されたランプ配線３３に代えて，刊行物３発明のピンを採用して中継ぎ端子とし，右分割体本体２８に中継ぎ端子が挿通可能な端子孔を設けて中継ぎ端子を挿通し，かつ，ランプ基板３２を遊技盤１０に取り付けた状態では，中継ぎ端子の先端部が右分割体本体２８の背面側に突出するようにすること，右分割体本体２８の裏面側に突出するピンが臨む遊技盤１０の位置に嵌通孔を設け，ピンに配線接続することができるようにすることは，当業者であれば容易に想到し得るものというべきことは，上記(3)に説示したとおりであり，審決は，そのことを前提に，「ランプ挿通孔２１ｃに加えて前記遊技板の前記中継ぎ端子が臨む位置に嵌通孔を貫設し」（審決謄本１１頁第２段落）との構成とすることの容易想到性を判断しているものである。また，刊行物１の上記(1)アの記載によれば，刊行物１発明におけるランプ挿通孔２１ｃは，機構板１９に固定されたランプを遊技盤に挿通させることを主目的とした孔であって，このランプ挿通孔２１ｃをランプ配線３３の配線経路として兼用したものである。この場合，ランプ配線３３の配線経路としてランプ挿通孔２１ｃを兼用するか，配線のための専用の孔を設けるかは，当業者が必要に応じて適宜選択し得る設計的事項にすぎないというべきであり，そのことは，刊行物１発明において，ランプ基板３２に接続されたランプ配線３３に代えて，刊行物３発明のピンを採用して中継ぎ端子とする場合にも，同様に考えることができる。原告の上記主張は，刊行物３発明の技術的思想についての上記(4)摘示の誤った理解に基づき，ランプ挿通孔２１ｃの技術的意義を正解しないで，審決を非難するものであって，採用することができない。
(8)　原告は，「遊技板の孔を介して遊技板の背面側から配線接続を行う」というからには，本願発明のように，配線を接続するための作業が遊技板という障害物を介して行われ，この障害物を克服するために，配線を接続する作業が嵌通孔の中にまで及ぶ必要があるが，乙１文献，乙２文献にはそこまでは記載されていない旨主張する。
しかしながら，中継ぎ端子を遊技盤１０の裏側にある中継端子基板１８に接続するため，中継ぎ端子が挿通可能な端子孔（ランプ配線が挿通可能な孔に対応するもの）を右分割体本体２８の中継ぎ端子に対応する位置に設けて，中継ぎ端子を挿通し，かつ，ランプ基板３２を遊技盤１０に取り付けた状態では，中継ぎ端子の先端部が右分割体本体２８の背面側に突出するようにし，右分割体本体の裏面側に突出するピンが臨む遊技盤１０の位置に嵌通孔を設け，ピンに配線接続することができるようにすることが，当業者が容易に想到し得るものというべきことは，前記(3)に説示したとおりである。この場合，右分割体本体２８を遊技盤１０の表面に取り付けた状態では，ピンの先端部が遊技盤１０の孔内に配置されるか，又はピンが遊技盤１０の背面側に突出するかのいずれかの形態になることは自明であり，そのいずれとするかは，当業者が必要に応じて適宜選択し得る設計事項というべきである。
そうすると，本願発明の「中継ぎ端子が遊技板に貫設した嵌通孔に臨みかつ遊技板の背面側から中継ぎ接続用基板の中継ぎ端子に対する配線接続がなされる」との構成が，中継ぎ端子が遊技板に貫設した嵌通孔の手前ないし嵌通孔内に位置し遊技盤１０の裏側に出ない場合だけに限る趣旨であると解されるとしても，刊行物１発明において上記のような構成とすることは，乙１文献，乙２文献にその構成が開示されているか否かにかかわらず，当業者が適宜に行い得ることというべきである。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。２　以上によれば，原告主張の取消事由は理由がなく，他に審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。
よって，原告の請求は理由がないから，これを棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第１部
裁判長裁判官   　　　篠　　原　　勝　　美
裁判官　　　　　青　　栁　　　　　馨
裁判官     　　宍　　戸　　　　　充


判決言渡平成２１年２月２６日
平成１９年（ネ）第１００２１号補償金請求控訴事件
判決
一審原告X
一審被告キヤノン株式会社
知的財産高等裁判所第２部
＊仮名処理にともない，目次ページ数と若干違いがあります。
目次
合」
………………………………………………認定の誤り（争点３－３に関し）１０７…ア原判決の実施割合の算定方法（第１期～第３期）が不合理であること１０８イ原判決の実施割合の算定方法（第４期及び第５期）が不合理であること………………………………………………………………………………………１２０ウ一審原告が主張する「全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件各特許発明の……………………………………………………………実施割合」の算定方法１２３(6)原判決の「一審被告以外の全他社譲渡価格合計額」認定の誤り（争点３－４……………………………………………………………………………に関し）１２７ア第４期及び第５期についての全他社譲渡価格の算定に当たりヒューレット・パ………………………ッカード社の実売価格の合計額を控除したことの誤り１２７……イ譲渡価格が標準小売価格の約５０％という認定は不合理であること１３０(7)原判決の「本件各特許発明の効力が及ぶ地理的範囲内に含まれる製品の割
合」
口頭弁論終結日平成２０年１２月１０日
判決
Ａ事件控訴人・Ｂ事件被控訴人キヤノン株式会社
（一審被告）
訴訟代理人弁護士竹田   稔
同川田篤
同臼井義眞
同長谷   川卓也
同魚谷隆英
同西原啓晃
Ａ事件被控訴人・Ｂ事件控訴人X
（一審原告）
訴訟代理人弁護士黒田   健二
同吉村誠
同野本   健太郎
同渡邉協
補佐人弁理士松本   孝
主文
１Ａ事件控訴人キヤノン株式会社の控訴を棄却する。２Ｂ事件控訴人Xの控訴に基づき，原判決を次のとおり変更する。(1)一審被告キヤノン株式会社は，一審原告Xに対し，６９５５万７１５５円及び５６２６万円に対する平成１１年６月７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(2)一審原告Xのその余の請求を棄却する。
３訴訟費用は，第１，２審を通じてこれを１０分し，その１を一審被告キヤノン株式会社の負担とし，その余を一審原告Xの負担とする。４この判決の第２項(1)は仮に執行することができる。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１一審被告キヤノン株式会社（Ａ事件）
(1)原判決中一審被告敗訴部分を取り消す。
(2)一審原告の一審被告に対する請求を棄却する。(3)訴訟費用は，第１，２審とも，一審原告の負担とする。２一審原告X（Ｂ事件，当審で拡張した請求を含む）(1)原判決中一審原告敗訴部分を取り消す。
(2)一審被告は，一審原告に対し，１０億円及びこれに対する平成６年１月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(3)訴訟費用は，第１，２審とも，一審被告の負担とする。
(4)仮執行宣言
第２事案の概要
【以下，略称は原判決の例による。】
１一審原告は，昭和４３年に名古屋大学理学部物理学科を卒業して一審被告に入社し，平成１４年８月３１日まで一審被告に在職した者である。一審被告は，昭和１２年８月１０日に設立された，コンピュータ周辺機器，複写機等オフィス用機器，カメラその他光学機械器具の製造及び販売等を目的とする株式会社である。
２本件訴訟は，原審においては，一審原告が一審被告に対し，平成１６年法律第７９号による改正前の特許法３５条（以下，同条について「旧３５条」という。）３，４項に基づき，一審原告が一審被告に承継させた下記の特許権（本件各特許権。その特許発明が「本件各特許発明」）について，相当対価として少なくとも４５１億８０００万円の内金１０億円及びこれに対する平成１５年１１月５日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
〈注〉平成１６年法律第７９号による改正前の特許法３５条３，４項は，次のとおりである。
３項：従業者等は，契約，勤務規則その他の定により，職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ，又は使用者等のため専用実施権を設定したときは，相当の対価の支払を受ける権利を有する。４項：前項の対価の額は，その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。
記(1)日本国特許１７７４６８４号（以下「本件特許」又は「本件日本特許」といい，その発明を「本件特許発明」という。また，後記(2)～(4)の外国特許と総称して，「本件各特許」又は「本件各特許発明」という。）（甲１～３）
①出願日昭和５６年１０月２０日
②出願番号特願昭５６－１６７３８５
③出願公開日昭和５８年４月２２日（特開昭５８－６８０１４号）④出願公告日平成３年１月２５日（特公平３－５５６２）
⑤登録日平成５年７月１４日
⑥存続期間満了日平成１３年１０月２０日
⑦発明者X
⑧発明の名称ゴースト像を除去する走査光学系
⑨特許権者キヤノン株式会社
(2)米国特許第４９９３７９２号（以下「本件米国特許１」といい，その発明を「本件米国特許発明１」という。）（甲４の１，乙２１３，２７９）①出願日１９８６年（昭和６１年）１月３０日（継続出願）
②出願番号８２３９８１号
③登録日１９９１年（平成３年）２月１９日
④存続期間満了日２００８年（平成２０年）２月１９日
⑤発明者X
⑥発明の名称ゴースト像を除去する走査光学系
⑦特許権者キヤノン株式会社
(3)米国特許第５１９１４６３号（以下「本件米国特許２」といい，その発明を「本件米国特許発明２」といい，本件米国特許１と併せて，「本件各米国特許」又は「本件各米国特許発明」という。）（甲４の２）


①出願日１９９０年（平成２年）９月２７日
②出願番号５８８９３４号
③登録日１９９３年（平成５年）３月２日
④存続期間満了日２００８年（平成２０年）２月１９日
⑤発明者X
⑥発明の名称ゴースト像を除去する走査光学系
⑦特許権者キヤノン株式会社
(4)ドイツ国特許第ＤＥ３２３８６６５Ｃ２号（以下「本件ドイツ特許」といい，その発明を「本件ドイツ特許発明」という。）（甲５，乙２１７，２８０）
①出願日１９８２年（昭和５７年）１０月１９日
②出願番号Ｐ３２３８６６５．６－５１
③公開日１９８３年（昭和５８年）５月５日
④特許付与公告日１９８８年（昭和６３年）６月３０日⑤登録日１９９３年（平成５年）５月ころ（特許異議事件終局の後に登録）
⑥存続期間満了日２００２年（平成１４年）１０月１９日
⑦発明者X
⑧発明の名称ゴースト像を除去する走査光学系
⑨特許権者キヤノン株式会社
３原審の東京地裁は，平成１９年１月３０日，要旨「本件各特許発明によって一審被告が得た利益の額は，１１億４６５３万５４２１円であるところ，本件各特許発明に関する被告の貢献度は９７％と認めるのが相当であるから，本件各特許発明の特許を受ける権利の承継の相当対価の額は，３４３９万６０６２円と認められる。一審原告は，被告取扱規程に基づき，既に一審被告から８７万６０００円の支払を受けているので，この既払額を控除すると，３３５２万００００円となる（１万円未満切捨て）。」として，一審原告の請求を，３３５２万円及びこれに対する平成１５年１１月５日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容した。
そこで，一審被告は，一審原告の請求の棄却を求めて控訴を提起し（Ａ事件），一審原告も，上記判決を不服として，控訴を提起した（Ｂ事件）。４当審に至り，一審原告は請求を拡張し，相当対価６８７５億４３８７万円ないし１５２億６５６０万円（後記算定方法１ないし１９参照）の内金としての１０億円とした上，これに対する年５分の割合による遅延損害金の起算日を平成１５年１１月５日から平成６年１月１日に繰り上げた。
第３当事者の主張等
当事者双方の主張等は，次のとおり付加するほか，原判決「事実及び理由」中の「第２事案の概要」の「１前提となる事実」（ただし，２５頁１５行～１７行の「被告とキヤノン労働組合との労働協約に依拠し，かつ労使協議を経て制定されたものであり（乙１の１ないし３），」を削除する。）及び「第３争点に関する当事者の主張」記載のとおりであるから，これを引用する。
１当審における一審被告の主張
(1)「相当の対価」は一審被告の一審原告に対する被告取扱規程に基づく対
価の支払により支払済みであること（争点２に関し）
ア原判決の判示
原判決は，本件特許発明の承継に係る旧３５条３項及び４項の規定する「相当の対価」は，一審被告の一審原告に対する被告取扱規程に基づく対価の支払により支払済みであるとの一審被告の主張に対して，「…被告取扱規程は労働協約及びそれに基づく労使協議の上で制定されているものの，…職務発明の承継に対する平成６年当時の実績補償は，特許審査委員会の審査の結果に基づき，特級（１５万円以上）から５級（５０００円）までの６区分に応じて，各等級所定の対価を支払うものと，表彰（特別社長賞等）により賞金として対価の額を加算するというものであり，本件各特許発明の承継についてこれまでに支払われた額が，合計で８７万６０００円にすぎず，本判決で後記のとおり認定判断する本件各特許発明の承継の相当の対価と比較すると，その額が低額であることからすれば，被告取扱規程が定める相当対価の算定方法は，特許法３５条４項の趣旨・内容に到底合致するものということはできない。したがって，原告は，特許法３５条４項に基づき，前記相当の対価と支払済みの額との差額を請求し得るというべきであって，このことは，被告取扱規程が労使協約及びそれに基づく労使協議に依拠して定められているからといって異なるものではない。」（２６０頁８行～２１行）と判示し，昀高裁平成１５年４月２２日第三小法廷判決・民集５７巻４号４７７頁（以下「オリンパス事件昀高裁判決」という。）に基づき（すなわち，本件は同昀高裁判決の射程範囲内であるとして），本件では既払対価額８７万６０００円が原判決の認定した相当対価額３４３９万６０６２円より低額であることを理由に，一審被告の主張を斥けた。
原判決の上記引用の判示内容，並びに原判決が「被告取扱規程は労働協約及びそれに基づく労使協議の上で制定されている」と正当に判示しながら，被告取扱規程に従って支払われた対価であっても，その額が旧３５条４項によって定められる対価の額に満たないときは，一審原告が一審被告に対し不足額を請求できると判示していることに鑑みると，原判決はオリンパス事件昀高裁判決を根拠に旧３５条３項及び４項を強行規定と解釈しているものと理解される。
イオリンパス事件昀高裁判決の判示
オリンパス事件昀高裁判決は，勤務規則等に従って支払われた「対価の額が同条４項の趣旨・内容に合致して初めて同条３項，４項所定の相当の対価に当たる」との判示部分のみに注目すれば，旧３５条４項の「趣旨・内容」に合致しない（すなわち，同項の規定する算定基準によって決定される対価の額に満たない）対価の額の支払では，勤務規則等の規定内容にかかわらず，従業者等は使用者等に対する相当対価（不足額）請求権を失わない旨判示したと理解することも可能なので，オリンパス事件昀高裁判決が同条３項及び４項は強行規定であると判示したとの解釈も不可能ではなかろう。


しかし，オリンパス事件昀高裁判決が，同事件原告の相当対価（不足額）請求権を是認した理由は，「いまだ職務発明がされておらず，承継されるべき特許を受ける権利等の内容や価値が具体化する前に，あらかじめ対価の額を確定的に定めることができないことは明らかであって，上述した同条の趣旨及び規定内容に照らしても，これが許容されていると解することはできない。」ということにある。すなわち，オリンパス事件は，オリンパス規定がオリンパス社によって一方的に作成されたものであって，相当対価の算定基準・方法，金額等に関する，使用者等と従業者等との間の契約，労働協約や就業規則などのように一般的に法的拘束力の認められるものが存在ないし成立していない事案であって，同昀高裁判決は，このような事案において，上記引用の理由により発明者に不足額の請求が認められる旨判示したにとどまり，旧３５条３項及び４項が強行規定であることを理由に同請求を認めたものとは考えられない。このことは，オリンパス事件の控訴審判決が明確に旧３５条３項及び４項が強行規定であることを理由にオリンパス規定の対価に関する規定部分を無効と判示して不足額の請求を認容したのに対し，オリンパス事件昀高裁判決が旧３５条３項及び４項が強行規定であるとは明示的に判示しなかったことからも明らかである。
したがって，オリンパス事件昀高裁判決は，①使用者等が「相当の対価」の額を勤務規則等で「一方的に」定めた場合で，かつ②当該勤務規則等が「いまだ職務発明がされておらず，承継されるべき特許を受ける権利等の内容や価値が具体化する前に，あらかじめ対価の額を確定的に定め」ている場合にのみ適用されるものである。
ウ被告取扱規程が労働協約に準ずる法的拘束力を有すること被告取扱規程は，一審被告が「一方的に」作成したものではなく，一審被告とキヤノン労働組合との合意に依拠して制定され，かつ労使協議に基づくものであるから，労働協約に準ずる法的拘束力を有するものである。したがって，被告取扱規程中の対価に関する規定に従って相当の対価が支払われた本件は，オリンパス事件昀高裁判決の射程範囲外であることは明らかである。
さらに，被告取扱規程中の対価に関する規定では，(ア)本件各特許発明の実績対価等級である特級では実績対価の上限額が定められていないこと，(イ)実績対価等級は当該対象特許の実施（実績）に基づいて決定され，実施（実績）に基づいて実績対価が支払われること，及び(ウ)実績対価受領後に実績に顕著な差異の生じたときは実績対価等級及び対価額の再評価申請をすることが認められていることに鑑みれば，被告取扱規程中の対価に関する規定は，「いまだ職務発明がされておらず，承継されるべき特許を受ける権利等の内容や価値が具体化する前に，あらかじめ対価の額を確定的に定め」ているものでないから，この事実によっても，本件がオリンパス事件昀高裁判決の射程範囲外であることは明らかである。エ被告取扱規程は平成１６年に改正された特許法３５条４項の趣旨に反し
ない合理的なものとして法的拘束力が認められること
被告取扱規程は，以下のとおり，対価に関する規定を含め，平成１６年に改正された特許法３５条の趣旨・内容に合致した制定手続に鑑み，同条４項の趣旨に反しない合理的なものとして，法的拘束力が認められるものである。
(ア)平成１６年に改正された特許法３５条５項は，使用者等の職務発明規程等に「対価についての定めがない場合」又は「その定めたところにより対価を支払うことが同項（一審被告注：特許法３５条４項）の規定により不合理と認められる場合」に適用される「相当の対価」の算定基準を規定している。一方，同条４項は，改正前の同条３項の規定を具体化して，勤務規則等により対価について定める場合には，①「対価を決定するための基準」の「策定」についての「協議の状況」，②上記「基準の開示の状況」，③「対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等」を考慮して，当該職務発明規程に基づく対価の支払の合理性の有無・程度を判断することを規定している。しかして，対価に関する規定を含む被告取扱規程は，上記①の「協議の状況」については，原判決が認定したとおり，「労働協約及びそれに基づく労使協議の上で制定」されたものである。上記②の「基準の開示の状況」については，文書通達（乙４の１・２・４），ホームページ上の掲載（乙４の５～７），ガイドブック中の記載（乙４の８）等の方法で，制定時から改正の都度全社員に対し開示されてきた。昀後に，上記③の「意見の聴取の状況等」については，発明者には実績対価受領後３０日以内の異議の申出及び再評価申請をする機会が与えられているのであるから，実質的には，対価の算定について発明者本人の意見聴取の機会が確保されていると言い得るものである。
以上によれば，被告取扱規程に基づく対価の支払は，改正後の特許法３５条４項の規定する職務発明規程の制定手続上の合理性基準を完全に満たすものである。
(イ)平成１６年に改正された特許法の可決成立の際の衆議院の附帯決議では，「労働協約が職務発明規定を定める有力な方策の一つである」旨決議されており（乙１０８の１），参議院では，改正前の旧３５条の運用に当たっても，「適正な手続を踏まえた職務発明規定が成立している場合にはその内容が十分尊重されるとともに，既存案件については円滑な問題解決が可能となるよう努めること。」と決議されている（乙１０８の２）。しかして，対価に関する規定を含む被告取扱規程は，上記いずれの附帯決議の要件も満たす規程であるから，その内容は昀大限，尊重されるべきであり，上記の改正された特許法の規定及び附帯決議を参酌する解釈は，改正前の旧３５条と改正後の特許法３５条との間に生じ得る法適用のギャップを埋め，制度運用の整合性，法的安定性に寄与するものである。


(ウ)次に，被告取扱規程は，その内容も合理的なものである。すなわち，本件各特許発明にかかる実績対価の支払の根拠となった乙２の５～７中の対価に関する規定では，そのいずれにおいても，①実績対価は当該特許の自社実施度，製品貢献度，技術基本度及び他社活用度の評価基準に従って決定され，②対価額に上限が設けられておらず，③実績対価が支払われた発明者に対し，実績対価等級及び対価額について異議申出の権利を認め，④実績対価支払後，実績に顕著な変化があったときは何時であっても，実績対価等級及び対価額について再評価を求める権利が認められており，かつ⑤公平かつ公正な特許評価のため，実績対価等級，対価額，異議申立理由の有無，再評価申請の理由の有無等の決定について，多数の上級技術者を含む特許審査委員会を設けているのであるから，その内容も相当かつ合理的と認められるものである。(エ)特許法３５条は，職務発明について特許を受ける権利が当該発明をした従業者等に原始的に帰属することを前提に，職務発明について特許を受ける権利並びに特許権の帰属及びその利用に関して，使用者等と従業者等のそれぞれの利益を保護するとともに，両者間の利害を調整することを目的とする規定であるところ，使用者と従業者が加入する労働組合との間で手続的合理性が担保されている状態で，職務発明に係る特許を受ける権利の譲渡の対価額及びその支払についての一定の基準に関する労使の合意又はこのような合意に依拠する就業規則が成立ないし制定され，これらの適用を受ける従業者に対し周知徹底されたときは，使用者と従業者との利害の調整を自主的な手続で行ったものであり，特許法３５条４項の趣旨に添うものとして法的拘束力を認めるのが相当である。
(オ)しかして，上記(ア)～(エ)によれば，被告取扱規程は，一審被告とキヤノン労働組合との合意によって成立した労働協約に基づいて，労使協議の上，職務発明に係る特許を受ける権利の承継とその相当の対価額について制定されたものであるから，労働協約に準ずる法的拘束力を有し，先述の同規程の合理的な規定内容，平成１６年に改正された特許法３５条４項及び５項の立法趣旨，並びに前記附帯決議に照らし，旧３５条４項の趣旨・内容に反しない合理的なものとして，法的拘束力を有するものというべきである。
オ結論
以上のとおり，対価に関する規定を含む被告取扱規程は，旧３５条４項の趣旨・内容に反しない合理的なものとして，一審被告及び一審原告を法的に拘束するものであるから，一審原告は，同規程に従って決定された「相当の対価」の額８７万６０００円に法的に有効に拘束され，この額を超えて，「相当の対価」を請求する権利を有するものではない。(2)本件においては本件各外国特許を受ける権利の承継の対価について旧３５条３項及び４項は類推適用されないこと（争点１に関し）
ア日立事件昀高裁判決の判示
原判決は，昀高裁平成１８年１０月１７日第三小法廷判決・民集６０巻８号２８５３頁（以下，「日立事件昀高裁判決」という。）につき，「外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求」に旧３５条３項及び４項が「類推適用」されると判示しているが，同昀高裁判決は，下記３要件が充足される場合に，外国特許を受ける権利について，旧３５条３項及び４項が「類推適用」されると判示したものであることは明らかである。(ア)「当該発明をした従業者等から使用者等へ特許を受ける権利の承継について両当事者が対等の立場で取引をすることが困難」な場合である
こと
(イ)「特許を受ける権利は，各国ごとに別個の権利として観念し得るものであるが，その基となる発明は，共通する一つの技術的創作活動の成果であり，さらに，職務発明とされる発明については，その基となる雇用関係等も同一であって，これに係る各国の特許を受ける権利は，社会的事実としては，実質的に１個と評価される同一の発明から生じるもの
である」こと
(ウ)「当該発明をした従業者等と使用者等との間の当該発明に関する法律関係を一元的に処理しようというのが，当事者の通常の意思であ」り，このような通常の意思が認められる場合であることイ被告取扱規程に定められた職務発明に係る特許を受ける権利の承継及びその対価の支払について両当事者は対等な立場で取引をしていること労働協約は，労働組合と使用者との間の労働条件その他に関する事項を内容とする（労働組合法１４条～１８条）。そして，ここに，「労働条件に関する事項」とは，「労働条件その他の労働者の待遇に関する基準」であり，企業における労働者の個別的または集団的な取扱いのほとんどすべてを含みうる広い概念である。また，労働協約は，「労働条件は，労働者と使用者が，対等の立場において決定すべきものであ」（労働基準法２条）るところ，労働組合と使用者とが対等の立場において労使交渉を行い，相互互譲により合意成立するのが通常の形態である。そこでは，使用者に雇用者としての立場からの労働者に対する優越的地位は存在しない。つまり，労働協約の締結については，日立事件昀高裁判決が外国特許を受ける権利について，旧３５条３項及び４項が類推適用される法的根拠とした「両当事者が対等の立場で取引をすることが困難」である場合と解する余地は存在しないのである。もし，この労働協約の締結について，両当事者が対等の立場で取引することが困難な場合に当たるとするのであれば，我が国の労働者保護立法の趣旨そのものを否定する結果になる。一審被告従業者の職務発明に係る特許を受ける権利の承継及び対価を定めた被告取扱規程は，キヤノン労働組合と使用者である一審被告とが対等の立場で労使交渉を行い，その結果として合意締結された労働協約において，「発明考案の振作に関する事項」は，労使協議会において協議を行い，制定すると定められており，この定めに基づいて開かれた労使協議会において労使協議の上制定され，従業者に周知徹底されてきたものである。したがって，被告取扱規程に定められた職務発明に係る特許を受ける権利の承継及びその対価の支払については，両当事者は対等な立場で取引をしていることは明白であるから，上記ア(ア)の要件は充足されていないので，旧３５条３項及び４項は本件各外国特許の承継の対価には類推適用されないものである。
ウ結論
以上により，本件は，日立事件昀高裁判決の射程範囲外であり，本件各外国特許を受ける権利の承継の対価については，旧３５条３項及び４項は類推適用されないものである。
(3)代替技術について（争点３－２に関し）
原判決の技術Ａ，技術Ｂ，技術Ｅ，技術Ｈ及び技術Ｉについての判示には誤りがあり，また，一審被告は当審で新たな代替技術（技術Ｊ）について主張する。


ア技術Ａ（再反射光が有害像とならない感光体の使用）(ア)原判決は，技術Ａについて，①「本件特許発明の構成要件Ｄは，静止ゴースト像を除去するために，所定の条件式を満たすことを規定するだけで，感光体の感度等については何ら規定していないものである」こと，②「感光体の効果によって静止ゴースト像の発生を相当程度防止する効果があるとしても，拡散反射が一切ない感光体は存在し得ないはずである」ことを理由に，「入射光の角度αが構成要件Ｄの所定の条件式を満たす以上，本件特許発明の作用効果も働いているというべきである。」として，「技術Ａを実施した製品は，構成要件Ｄの条件式を満たす限り，本件特許発明の技術的範囲にも属する」と判示した（２８０頁下３行～２８２頁３行）。
(イ)原判決の上記(ア)の①の判断は，本件明細書（甲２）の「この光束Ｌｂはゴースト像となり，被走査媒体６上に感光体を設置すれば有害像が形成されることになる。」との記載（３欄１６行～１８行），及び「…本発明に係るゴースト像を除去する走査光学系は，…ゴースト像が被走査媒体の面上に有害像として現れることを防止することができる。」（５欄４行～１０行）との記載を無視しており，誤っている。これらの記載によれば，「ゴースト像」とは，感光体に有害像として形成されるものを指すことが明らかにされているのであって，この点は本件特許発明の技術的範囲を画するものとされるべきである。また，技術Ａを実施すれば，本件特許発明のような光学配置の条件を何ら考慮することなく，静止ゴースト像の発生を防止できるのであって，現に他社の製品において，配置上は静止ゴースト像の結像位置が有効走査巾内であるにもかかわらず，その対策として原判決の指摘するような要因の考慮は行われていないと考えられる機種が存在する。例えば，レックスマーク社のＣ７５０のＬＢＰは，８面（Ｎ＝８）のポリゴンミラーを用いた機種（４π／Ｎはπ／２すなわち９０°）であって，入射光と第２結像光学系の光軸の角度αが８５°であるから，再反射光と第２結像光学系の光軸の角度は５°となり，第２結像光学系の光軸付近すなわち感光体のほぼ中央に静止ゴースト像が結像する構成を有している（乙２７４）。しかし，同機種の印刷後の画像（乙２７５。内容の説明につき乙２７４）においては，印刷画像の短手巾のほぼ中央付近に位置する有害像たる静止ゴースト像は全く現れていない。ゴースト像が有効走査巾内の本来の画像内に重なって発生し，当該本来の画像に埋もれて見えなくなることが原因でないことは，中央付近の空白領域にゴースト像が形成されていないこと（乙２９０）から，明らかである。このＬＢＰの感光体には，一審被告が静止ゴースト像が有害像とならない旨立証したアモルファスシリコン系感光体ではなく，より静止ゴースト像が有害像となりやすいＯＰＣ系感光体が採用されているにもかかわらず，静止ゴースト像の発生防止のため様々な要因が考慮された形跡はうかがわれない。このように静止ゴースト像が有害像として現れない限りは，本件特許発明はもちろん，その他特段の静止ゴースト像発生防止のための対策も問題とならないのであるから，原判決の上記(ア)の②の認定は事実に反し誤っている。
以上のとおり，技術Ａを実施した製品は，構成要件Ｄの条件式を充たしたとしても，本件特許発明の技術的範囲に属さず，技術Ａは本件特許発明の代替技術となるのであって，原判決の判断は誤っている。(ウ)なお，本件特許発明の重要性（有用性）に関することであるが，原判決は，技術Ａ（再反射光が有害像とならない感光体の使用）は本件特許発明の「競合技術に該当する」と判示したが（３０３頁１０行～１３行），三星電子，ブラザー工業株式会社，ＱＭＳ社の製品等に加え（甲１１），上記のとおり，レックスマーク社のＬＢＰの１機種で技術Ａが採用されており，技術Ａの作用効果に本件特許発明の技術と比しても特段の差異が全く認められない以上，本件特許発明の「有用性」はごくわずかと認められるべきである。


イ技術Ｂ（被走査媒体上に静止ゴースト像が形成されない光学設計）(ア)原判決は，技術Ｂについて，「本件特許発明の構成要件Ｄは，上記条件式により入射光の角度αを所定の値より小さいものと規定するのみであるから，入射光の角度αがこの条件式を満たしていれば，本件特許発明の技術的範囲に属するものというべきであり，条件式を充足する場合で，偏向器からの再反射光が第２結像光学系のレンズをそもそも通過しない場合も生じ得ることは，本件明細書に開示されたところから容易に理解し得ること」を理由に，技術Ｂは，本件特許発明の代替技術に該当しないと判示し，一方，原判決は，偏向器の面数が４面以下の場合は，本件特許発明の構成要件Ｄを充足しないものであることは，その出願経過から明らかであるとし，「本件特許発明は，構成要件Ｄの上記条件式にその発明の本質があるのであるから，上記条件式が成立し得なくなる４面以下の偏向器の場合をその技術的範囲の対象外とし，上記条件式が働き得る５面以上の偏向器の場合を，上記条件式を満たす限り，本件特許発明の技術的範囲内とすることは，合理的な解釈というべきであ」ると判示した（２８２頁４行～２８４頁下３行）。(イ)原判決も参酌する出願経過において，出願人たる一審被告が「本願発明は被走査媒体上からの反射光束が隣接する反射面に入射し，再度反射して走査レンズを透過し，被走査媒体上に再び達する静止ゴースト光束が発生する光学系を前提条件にした発明であ」ると主張したのに対し（乙２６［特許異議答弁書］３頁），特許庁は本件明細書の記載に照らしてこの主張を相当と認めたものである。ここで，出願人たる一審被告の主張は，文字どおり被走査媒体上に再び達する静止ゴースト光束の発生の有無を問題としているのであり，偏向器が４面以下の走査光学系と偏向器が５面以上の走査光学系を全く区別していない。上記出願経過における一審被告の主張は，本件特許発明について一審被告が侵害訴訟を提起した場合には，当然に相手方から主張され，この相手方の主張に基づき裁判所が本件特許発明の技術的範囲を限定的に解釈する結果になる可能性の高いものである。したがって，この範囲については，本件特許発明の排他的効力，及びそれに基づく「独占の利益」の存在は認められないと考えるべきである。原判決は，出願経過における一審被告の主張が及ぼすこのような影響を看過しており，誤っている。なお，本件明細書（甲２）５欄３行の「｜α｜＜７０．９°」は，直前に述べられている「α＜（４π／Ｎ）－（Ｗ／Ｄ）」の条件式への数値代入の一例であり，直後の「このように本発明にかかるゴースト像を除去する走査光学系は，…ゴースト像が常に静止して有効走査巾外に位置するようにしたものであり，ゴースト像が被走査媒体の面上に有害像として現れることを防止することができる。」との記載を併せて読めば，静止ゴースト像が有効走査巾外に形成されない場合を開示しているものではない。
(ウ)本件明細書（甲２）には，「ゴースト像Ｐｇの光束Ｌｅを遮断する適宜の遮光板を設置すれば，ゴースト像を完全に除去することができる。」（４欄下５行～下３行）との記載があり，遮光の構成が示唆されている。また本件特許の分割特許である特公平６－５２３３９（甲１１６）は，本件特許に上記の遮光の構成を加えたのみの特許であるから，本件特許の技術的範囲のうち遮光の構成を持つ走査光学系のみを技術的範囲とする特許である。遮光という手段が必要となるのは，再反射光が走査レンズのすべてを透過して静止ゴースト像が形成され有害像となり得るからである。これに対し，再反射光が走査レンズのすべてを透過しないものは，静止ゴースト像が形成されず有害像となることがありえないのだから，遮光という手段が必要となる余地など全くない。したがって，再反射光がレンズのすべてを透過し静止ゴースト像が形成される走査光学系だけが本件特許発明の対象である。
(エ)本件特許は，昭和５６年１０月２０日に出願されている。この出願時の明細書（乙３６）の特許請求の範囲の第１項には，本件特許発明が，入射角を「ゴースト像を被走査媒体の走査線方向上で，かつ有効走査領域外に形成するように選定したことを特徴とするゴースト像を除去する走査光学系」であることが明記されている。この出願は，発明者たる一審原告が明細書の原案を起案し，出願時にも発明者たる一審原告のチェックを受けてなされたものであって，発明者たる一審原告及び出願人たる一審被告の有していた，本件特許発明の技術的思想は，ゴースト像を被走査媒体の走査線方向上で，かつ有効走査領域外に「形成」させるものであったことは明らかである。
(オ)以上により，技術Ｂを実施した製品は，本件特許発明の技術的範囲に属さず，技術Ｂは本件特許発明の代替技術となる。したがって，原判決の判断は誤っている。
ウ技術Ｅ（ガルバノミラーの使用），技術Ｈ（隣接面の不使用）及び技術
Ｉ（偏向フィルタ及び１／４波長板の使用）
原判決は，技術Ｅ，技術Ｈ及び技術Ｉについて「代替技術としての価値は低い」と判示し，結論的に，これらの３技術は，「本件特許発明の実施を回避することができるものとはいえ，製品において現実に実施された例が確認されていないので，代替技術に該当しないもの」（２９２頁下５行～下３行）と判断しているが，この判断は相当でない。本件特許発明の実施を回避することができれば，現実の実施例の有無にかかわらず，代替技術と認められるべきである。
エ技術Ｊ（斜め入射）
本件特許発明の代替技術として，「斜め入射」の技術（以下「技術Ｊ」という。）が存在する。


技術Ｊは，偏向器へ入射する光束を，光束の偏向面内から入射させず，偏向面から外して斜め方向から入射させる技術である。技術Ｊを採用する構成は，本件特許発明の構成要件Ｄの「光束の偏向面と平行な面内に於いて前記偏向器に入射する光束」が存在せず，したがって「偏向器に入射する光束に対し前記第２結像光学系の光軸がなす角度α」も存在しないので，本件特許発明の構成要件Ｄの要件を充足しない構成となる。本件特許にかかる無効審判の審決（乙４１の４）がこの旨の判断をしている（１５頁４行～１７頁下５行）。被告製品においては，原判決「別表２」の番号４７の機種において，技術Ｊが用いられている。上記機種は，技術Ｊの「斜め入射」を用い，さらに技術Ｆのダブルパス方式（入射光束と走査光束が共通のレンズを透過し，独立した第１結像光学系と第２結像光学系を備えない方式）も用いた構成である。他方，技術Ｊの「斜め入射」を用いながら，技術Ｆのダブルパス方式は用いずに，「シングルパス方式」（独立した第１結像光学系と第２結像光学系を備える方式）を用いる構成も可能であり，「シングルパス斜め入射」の構成は，後記(5)イ(イ)⑤のとおり，富士ゼロックスの製品で採用されている。(4)本件各米国特許発明及び本件ドイツ特許発明の技術的範囲（技術Ａ及び技術Ｂ）について（争点３－２に関し）
ア原判決の判示
原判決は，本件各米国特許発明及び本件ドイツ特許発明の技術的範囲についても，本件日本特許発明と同様，技術Ａ及び技術Ｂを実施した製品は本件特許発明の技術的範囲に属する旨判示する（２９５頁２行～２９７頁１３行）。
イ原判決の判断の誤り
しかし，原判決の判断には，以下のとおり誤りがある。(ア)本件各米国特許発明は，原判決が引用する（２９５頁下７行～下４行）ように，「…本発明にかかるゴースト像を除去する走査光学系は，…これによりゴースト像が常に静止して有効走査巾の外側に存在するようにするものである。」として，ゴースト像が常に静止して有効走査巾の外側に「存在」すべきことを明言している。にもかかわらず，原判決はこれを無視している。また，本件各米国特許の「発明の要約」には，「本発明の目的は，倒れ補正がなされた走査光学系における上記の問題を解消し，偏向器の回転に関係なくゴースト像が常に走査線の外側の同一の位置に形成されゴースト像が除去される走査光学系を提供することにある。」（甲４の１の２欄５０行～５７行）との記載がある。(イ)原判決は，「被走査有効走査領域内の該面上にゴースト像の結像が現れないようにするための走査光学系であって」との記載のみを本件各米国特許発明の課題の記載として摘示している（２９６頁１６行～１８行）。しかし，本件各米国特許発明は，原判決による引用（２９５頁下４行～下２行）にもあるとおり，「以上より，本発明はゴースト像が被走査媒体の面上に有害像として現れることを防止することができる。」との記載もあり，有害像たる静止ゴースト像の防止が課題であることを明言しているものである。にもかかわらず，原判決はこれを無視している。
(ウ)本件ドイツ特許発明は，構成要件を「点（Ｐｓ）から出発する反射により形成されるゴースト像が走査線上の有効走査巾の外側に位置することを特徴とする走査光学系」としているところ，ここでいう「位置する」（liegt［liegen，英語の「lie」に相当］，甲５の３枚目１欄２５行）との用語は，ヴァーリヒ『現代独独辞典（縮刷復刻版）』（駿河台出版社，昭和５６年９月１５日初版発行）２３８７頁（乙２７６）によれば，積極的に「ある基礎の上に存在する」ことを意味する。原判決が「有効走査巾内に静止ゴースト像を発生させないとの意味に解するのが相当である」と判示して，「位置する」（liegen）を「発生させないとの意味」に解釈するのは，当該構成要件において使用されている用語の語義に反し，相当でない。
(エ)以上により，本件各米国特許発明及び本件ドイツ特許発明の技術的範囲は，いずれも，再反射光が走査レンズのすべてを透過せず静止ゴースト像が形成されないもの（技術Ｂ）及び再反射光が有害像とならないもの（技術Ａ）を含まないことが明らかである。
(5)一審被告の全ライセンシーによる本件各特許発明の実施品の実施割合に
ついて（争点３－３に関し）
ア原判決の判示
原判決は，一審被告の譲渡製品中に占める本件各特許発明の実施割合を，原審の釈明に対する一審被告の回答にもとづき，一審被告の売上高を基準として認定した上，一審被告の全ライセンシーによる本件各特許発明の実施品の実施割合を，一審被告の実施割合の９０％であると認定した（３０８頁１３行～３０９頁下８行）。
イ原判決の判断の誤り
しかし，全ライセンシーの基準期間内の全製品について，しかも販売金額を基準として本件各特許発明の実施割合を認定することは，本来は不可能な作業である。本件のような職務発明の対価請求訴訟は，侵害訴訟の損害の額に関する特許法１０２条のような推定規定は置かれていないのであって，安易に侵害訴訟同様に他社の実施の金額や割合を推定すべきでない。立証責任を負う当事者の立証がなければ，証明がないとして実施の事実を認定しないか，又は実施があったとして何らかの手法でその割合を推定するとしても謙抑的に行われなければならない。さもなくば，およそ職務発明の対価請求訴訟は，発明者側が法律上有する立証責任を果たさなくとも，発明者側に有利に対価が認定されることになり，極めて不当である。
このような観点から，原判決の判断を検討すると，原判決は，以下のとおり誤っている。


(ア)まず，被告製品における本件各特許発明の実施割合の認定の前提となる，本件特許発明の技術的範囲の解釈が，前記(4)のとおり誤っており，被告製品における実施機種の特定が誤っている。したがって，被告製品における本件各特許発明の実施割合の認定も当然誤っている。仮に，本件各特許発明の自社製品における実施割合から，他社製品における実施割合を推認するのであれば，自社製品の売上高に基づいてではなく，機種数ベースの実施率に基づいて他社実施率を推定すべきである。一審被告が原審の釈明に応じ開示した自社実施率は売上高に基づくものであるが，各機種の売上げは，製品デザインや広告宣伝など，技術以外の要素に大きく左右される以上，相当の対価の算定に当たっての実施率を売上高を基準にして算出するのは，実態からかけ離れたものとなりかねず，また一審被告の売上げベースの実施割合がライセンシーの売上げベースの実施割合と同様になるともいえないのであって，適切でない。相当の対価の算定に当たっては，本件特許（技術）の実施率は，当該技術がどの程度製品に採用されたかという「技術登載率」という観点から算定されるべきであるから，一審被告における実施割合も，機種数に基づいて算定されるべきである。
原判決が採用した第４期及び第５期の実施割合の認定方法と同一の方法で，一審被告の主張する技術的範囲に基づく実施割合を計算すると，第１期～第３期においては，ＬＢＰにつき２．５４％（のべ機種数５／１９７），ＭＦＰ等につき４６．７４％（のべ機種数４３／９２）となる。また，第４期及び第５期においては，ＬＢＰにつき０％（のべ機種数０／７６），ＭＦＰ等につき１０％（のべ機種数４／４０）となる。(イ)一審被告の全ライセンシーによる本件各特許発明の実施品の実施割合を，一審被告の実施割合の９０％であると推認するのは，以下の理由（原判決において認定された理由も含む。）により高きに失する。①そもそも，他社製品における本件特許の実施の有無については，本来一審原告が立証責任を負うべきものであるところ，一審原告は，本件特許が実施された他社製品を，１機種たりとも立証できていない以上，本来は，本件各特許発明は他社製品において実施されていないと認定されるべきものである。
②本件特許発明には，技術Ａ，技術Ｂ，技術Ｃ，技術Ｆ，技術Ｊなどの有力な代替技術ないし競合技術が存在する。技術Ａ～Ｊの１０件の代替技術のうち少なくとも５件以上が，他社製品において現に実施されており，または実施されているものと推定される。
③一審被告がライセンス交渉の際，例外的に三星電子の製品につき，本件特許の実施の有無を調査したところ，調査したすべての製品において本件特許を実施していないことが判明している（乙１９１，１４頁～１５頁）。
④一審被告の平成１５年７月１１日付け「回答書」（甲１１）の記載のとおり，角度αを本件特許発明の条件式の値よりも小さく選定していないにもかかわらず，静止ゴースト像を発生させない技術があり，他社製品で実用化されている事実（例えば，三星電子のＣＦ５８００，ＱＬ７０００，ＱＬ６０５０，ブラザー工業株式会社のＨＬ－１０ＤＶ，ＨＬ６３０，ＱＭＳ社のＱＭＳColorScriptLaser１０００，合計６機種），及び４面の偏向器を有し，ゴースト光束が第２結像光学系を再透過しないため，静止ゴースト像がそもそも発生しない倒れ補正光学系を用いた走査光学系（例えば，富士ゼロックス株式会社のLaserWind１０４０Ｗ，MannessmanTally社のＴ９１０４Ｗ，日本電気株式会社のＰＣ－ＰＲ１０００Ｅ／４，セイコーエプソン株式会社のＬＰ１５００及びＬＰ１０００，合計５機種）が存在する。⑤富士ゼロックス株式会社のＬＢＰ等においては，本件特許発明を実施していない機種が多数存在することが明らかである。富士ゼロックス株式会社が１９８６年から２００６年までに発行したテクニカルレポート（乙２７７の１～１１）で，走査光学系の構造が判断できる記述が１１機種見られたが，そのうち少なくとも３機種はダブルパス方式（技術Ｆ）の構成を採用しており（乙２７７の２・９・１０），３機種は「斜め入射」（技術Ｊ）の構成を採用しており（乙２７７の１・７・８。乙２７７の７・８には，オーバーフィルド［Overfilled］技術を採用した機種が記載されている。オーバーフィルド技術とは，入射光束の主走査方向の幅が，偏向器の１つの反射面の幅よりも広いものをいう。このようなオーバーフィルド技術においては，入射光束と偏向光束との光路を分離するため，通常，「斜め入射」の技術が用いられる。なお，乙２７７の７・８の機種は，さらにダブルパス方式も採用している可能性がある。），少なくとも１機種は４面ポリゴンミラー（技術Ｂ）の構成を採用している（乙２７７の５）。また，同じテクニカルレポートの記述の中から，機種の詳細は不明であるものの少なくとも１機種以上は「シングルパス斜め入射」（技術Ｊ）の光学系が採用されていたことが明らかである（乙２７７の９）。なお，一審被告が非実施を確認した上記④の「LaserWind1040W」は，上記の機種の中に含まれていない。
⑥前記(3)ア(イ)のとおり，レックスマーク社のＣ７５０は，第２結像光学系の光軸付近すなわち感光体のほぼ中央に静止ゴースト像が結像している構成を有している。しかし，有害像たる静止ゴースト像は全く現れていない。しかも，同機種は，一審被告が静止ゴースト像が有害像とならない旨立証したアモルファスシリコン系感光体ではなく，より静止ゴースト像が有害像となりやすいＯＰＣ系感光体が採用されている機種である。
⑦一審被告においてさえ本件各特許発明の実施率は年々低下している。乙２０８によれば，番号３５及び３８の非実施２機種の売上げが１９９７年から発生し，番号３９～４２の非実施４機種の売上げが１９９８年から発生し，他方，番号１４，１９及び２１の実施３機種の売上げが１９９８年又は１９９９年から零となっていて，１９９８年～２０００年では，全体として番号２７，２８，３１，３４～４２の非実施１２機種の売上げの占める割合が増大していることが明らかに見てとれるのであり，一審被告のＬＢＰにおいて，比較的新しい製品には本件特許が実施されない傾向が示されている。


⑧平成５年（１９９３年）以降平成１３年（２００１年）までに発売された一審被告のＬＢＰ１８機種中，本件各特許発明が実施されていた機種は，わずか３機種にすぎず，本件各特許発明の実施率は１６．７％であり，新しい製品には本件特許が実施されない傾向が顕著である。
⑨自社において開発を行う企業は，ライセンスを受けている場合であっても，自社の開発機能の維持・発展のために，はたまたライセンス契約更新時における交渉力維持のために，通常可能な限り，他社の特許技術を使わず，自社技術を使いながら製品開発を行うものであるから，本件各特許が回避の容易な特許である以上，他社における実施率は一審被告におけるそれより相当程度低いものと推定される。(6)原判決が本件特許発明の寄与度を一審被告保有特許のうちの１件に対し３０件分の価値を有するとしたことについて（争点３－３に関し）
ア原判決の判示とその誤り
原判決は，包括クロスライセンス契約締結に対する貢献度（すなわち寄与度）について，代表特許の寄与度を高く評価するとともに，「非提示・非実施特許」については，「個々の代表特許でも相手方実施特許でもないライセンス対象特許の寄与度は，エレクトロニクス関連特許の包括クロスライセンス契約においては，限りなく小さい」（２６８頁２行～４行）と判示する一方，「相手方実施特許」（非提示・実施特許）については，「その特許発明の重要性，相手方の実施の割合を考慮して，ライセンス契約交渉やライセンス契約の内容において明示された代表特許に準じるものとして上記『利益の額』を算定すべきである」（２６７頁１６行～１９行）と判示した。
しかし，エレクトロニクス業界のライセンス実務上の現実として，提示がない特許は，実施があってもライセンス交渉においては，通常まず意識されることはない。ライセンサーがその保有特許の侵害に対する権利行使を考えている特許は，ライセンス交渉を有利に運ぶために原則として提示され代表特許になるのであって，提示がないにもかかわらずライセンシー側からあえてライセンサーによる権利行使を慮って，交渉上考慮する場合というのは，ごく例外的な場合のみである。したがって，「非提示・実施特許」の寄与度については，原判決が判示したように，提示がないにもかかわらずライセンシーにおいて「考慮されている可能性がある」ことを理由に，「代表特許に準じて」考えるというのは相当ではなく，むしろライセンシーにおいて現実に考慮されたことが立証されない限り，「非提示・非実施特許」に準じるものとして，控え目に評価されねばならない。また，原判決において，ライセンシーの製品における本件各特許発明の実施割合は，「被告の全ライセンシーによる本件各特許発明の実施品の譲渡金額」の計算過程において既に計算に用いられ反映されているので（３１０頁下７行～下２行），さらにこれをライセンス契約の締結における寄与度においても考慮するのであれば，考慮及び適用の重複を避けるため，その実施の事実がライセンス契約の締結交渉においても現実にライセンシーに影響を与えていたといえるのか，厳密に判断されねばならないものである。
したがって，原判決が本件特許発明の寄与度を一審被告保有特許のうちの１件に対し３０件分の価値を有するとした判断（３０７頁下２行～３０８頁２行）は，誤りである。
イ原判決が「代表特許に準じる」との前提で総合考慮すべきと判示した事
項についての誤り
原判決が「代表特許に準じる」との前提で総合考慮すべきと判示した事項についても，次の誤りが認められる。
①原判決は，「本件特許発明は，…被告製品において相当程度の高率で実施されている。」と認定している（３０７頁７行～９行）。しかし，本件特許発明の実施割合を認定する前提となる本件特許発明の技術的範囲の解釈が，前記(3)(4)のとおり誤っている。
②原判決は，本件特許発明が，他に代替の余地のない必要不可欠な技術ということはできず，代替技術や重畳的に作用する競合技術が複数存在するものであると認定している（３０７頁下８行～下６行）。加えて，前記(3)エのとおり本件特許発明には原判決の認定していない代替技術である技術Ｊが存在する。そして，原判決の認定する代替技術ないし競合技術，及び代替技術である技術Ｊを用いている他社の製品が，前記(5)イ(イ)③の三星電子の製品，同④の一審被告平成１５年７月１１日付け「回答書」（甲１１）記載の製品，同⑤の富士ゼロックス株式会社の製品，及び同⑥のレックスマーク社の製品と，多数存在する。これらの事実は，本件各特許発明の寄与度の認定において，寄与度を大幅に減少・低下せしめる事情として考慮されるべきである。
③原判決がライセンシーによる本件各特許発明の実施割合を一審被告の実施割合の９０％であると判断したことの誤りは，前記(5)において述べたとおりである。
④原判決は，特級・優秀社長賞等の社内評価を，被告ライセンス契約の相手方においても相当程度の高率で実施されているものと推認されることの根拠として挙げている（３０７頁９行～１３行）。しかし，原判決は，一審被告の全ライセンシーによる本件各特許発明の実施割合を認定するに当たり，一審被告の実施割合から直接推認する手法を採用しているのであり，そこに一審被告の社内評価が考慮される余地はない。したがって，特級・優秀社長賞等の社内評価は，本件各特許発明の寄与度の認定に考慮されるべきではない。
⑤本件各特許は，原判決も認定したとおり，ライセンス交渉において提示されたことも，協議の対象となったことも一度としてない。本件各特許発明の実施の有無を調査するには，レンズの焦点距離などのデータについて多大な費用及び時間を要する特殊な方法による解析が必要であるところ，一審被告の許諾対象特許中には容易にその実施ないし侵害の有無を確認できる特許が他に多数存在する。したがって，本件各特許はライセンス契約においてその侵害の有無がライセンサーの一審被告のみならずライセンシーによってもさほど注目されるものとはならない。現に一審被告はライセンス契約の締結交渉で１社を除いて本件各特許発明の相手方における実施の有無を調査していないし，ライセンシーも自社製品について本件各特許発明の実施の有無を調査しているとは到底考えられない。
以上の①から⑤によれば，原判決が，「非提示・実施特許」である本件特許発明の寄与度について，「代表特許に準じる」とし，上記各判断要素を総合考慮して，被告ライセンス契約における基準期間内の被告保有特許のうちの１件に対し３０件分の価値を有すると評価した（３０７頁下２行～３０８頁２行）のは高きに失するものであり，数件分にも満たないものと評価されるべきである。
(7)減額調整の必要性について（争点３－４に関し）原判決は，包括クロスライセンス契約により得た利益の額について，当該発明の実施料を，相手方に実施許諾した複数の特許発明の実施料の額に当該特許発明の寄与率を乗じて算定しているが，算定に当たり減額調整すべきである。
ア原判決の判示


原判決は，包括クロスライセンス契約により得た利益の額について，当該発明の実施料を，相手方に実施許諾した複数の特許発明の実施料の額に当該特許発明の寄与率を乗じて算定しているが，その場合，事案に応じて減額調整すべき旨判示している（２６４頁１１行～２６５頁１３行）。しかし，原判決は，本件の算定に当たり減額調整していないので不当である。
イ実際の包括（クロス）ライセンス契約により得た利益の額の計算におい
て一審原告に有利な数値を用いている点
①実施料相当額を算定する期間について，理論上使用者の受けるべき利益の存在しうる昀も早い時点である本件日本特許の出願公開日（３１１頁８行，第１期の起算日）から昀も遅い時点である本件各米国特許の有効期間（３１１頁下３行～下２行，第５期の末日）までの基準期間を採用している。特許出願は登録特許に比べてライセンス契約の交渉・締結における寄与が小さいにもかかわらず，出願公開から登録までの期間を登録後と同様に取り扱って基準期間に含めることは，一審原告に有利である。
②本件日本特許実施分の割合の計算において，不明な時点の割合について１００％と設定している（３１５頁３行～５行，下６行～下３行，３１７頁１３行）。
③包括ライセンス契約における本件各特許の寄与度の計算において，被告ライセンス契約においては特許出願がライセンス対象とされているにもかかわらず，その寄与を零としている。
④包括ライセンス契約における本件各特許の寄与度の計算において，分母に用いる登録特許の数を１／２に減じて，各登録特許の寄与を０．５件とみている（３０６頁７行～１５行）。
他方，原判決において，このような一審原告に有利な計算方法が採用されていることに対応するような減額調整は，本件各特許発明の他社における実施割合の推認や，本件特許発明の寄与度など，「独占の利益」の算定過程のいずれの箇所においても，行われていない。したがって，全体として計算方法及び結果が一審原告有利に傾いたままとなっており，バランスを失していて公平でない。
(8)原判決の本件各特許発明に関する一審被告の貢献度の判断について（争点４に関し）
原判決は，本件各特許発明に関する一審被告の貢献度を９７％と判断している（３３８頁１５行～３５３頁下３行）。
しかし，原判決が認定した根拠事実によれば，本件各特許発明によって一審被告が得たライセンス料について，一審被告はほとんどそのすべてを貢献したというべきであって，一審被告の貢献度が９７％との認定は低きに失する。
さらに，原判決は一審被告の負担した費用を貢献度において考慮するとしているが，一審被告の負担した費用は，ライセンス料に対して被告算定方法Ａにおいては９２．９１％（原判決１７８頁１８行～１７９頁１４行），被告算定方法Ｂにおいても６０．７％であって（原判決１７９頁下５行～１８１頁８行），これを考慮するならば，一審被告の貢献度９７％との認定が低きに失するのはなおさらである。
以上によれば，本件各特許発明によって一審被告が得たライセンス料について，ほとんどそのすべてが一審被告の貢献によるというべきであって，一審原告の貢献度はほとんど零と認定されるべきである。
(9)中間利息の控除について
本件の「相当の対価」について，以下のとおり中間利息を控除すべきである。
ア中間利息控除の必要性
旧３５条３項の規定する「相当の対価」は，「従業者等が有していた発明を受ける権利を使用者等に承継（譲渡）したことによる対価」であるから，その算定基準時は承継時（譲渡時）となる。
上記算定基準時の「相当の対価」額は，権利譲渡後の事情も総合考慮して認定されるが，使用者等が権利譲渡後の将来に実際に得た又は得るであろう当該特許発明の独占的実施による超過売上げないし利益に基づいて自社実施の場合の相当対価額を算定し，又はライセンサーたる使用者等が，ライセンシーから実際に受領した又は受領するであろうライセンス料に基づいて当該特許等をライセンスした場合の相当対価額を算定するときには，当該将来に得た又は得るであろう超過利益やライセンス料については，算定基準時に引き直して，割引価額が算定されねばならない。したがって，算定基準時後，すなわち譲渡時後に得た又は得るであろうこれらの金額については，譲渡時から得られた又は得るであろう時までの中間利息が控除されねばならない。
中間利息の利率は５％とすべきであり，複利で計算されるべきである。したがって，将来に得た又は得るであろう超過利益又はライセンス料は当該期間に該当するライプニッツ係数を乗じて減価されねばならない。もっとも，「相当の対価」の算定基準時が権利承継（譲渡）時であるとしても，発明者たる従業者等が，使用者等の定めた職務発明に関する勤務規則等により，将来の一定の時期まで，使用者等に対して「相当の対価」支払請求権を行使し得ない場合には，譲渡時から同支払請求権の行使が可能となる時までの期間について中間利息を控除することは公平の観念に反するから，中間利息は同支払請求権の行使可能時から超過利益又はライセンス料が得られた又は得られるであろう時までの間についてのみ，控除されるべきである。
イ本件における中間利息控除
本件において，本件各特許を受ける権利が一審原告から一審被告に対して譲渡されたのは，遅くとも昭和５６年４月２２日である。しかし，被告取扱規程上，一審被告の発明者たる従業員は，当該職務発明について実績対価の支払の有無が決定するまでは，旧３５条３項に基づいて，相当対価額又は不足額（同条４項の基準に従って算定される対価額と被告取扱規程に従って支払われた対価額との差額）の請求をすることはできないが，一審原告は，平成６年６月２７日に実績対価の支払を受けたので，遅くとも同日経過後は何ら障害なく旧３５条３項により相当対価額（不足額）請求権を行使できたから，同日以降一審被告が稼得したライセンス料については，中間利息が控除されねばならない。以上により，一審被告は，本訴においては，相当対価支払請求権の行使が可能となった平成６年から平成１７年までの間の各年のライセンス料（あるいは全ライセンシーの譲渡価格）について中間利息を控除することを求めるものである。中間利息を控除したときの「全ライセンシーの譲渡価格」は，ＬＢＰについては，別紙(一)「ＬＢＰ中間利息控除計算表」の（ｇ）欄のとおりであり，ＭＦＰ等については，別紙(二)「ＭＦＰ等中間利息控除計算表」の（ｇ）欄のとおりである。一審被告は，この中間利息を控除した「全ライセンシーの譲渡価格」をもとに「相当の対価」額を算定することを求めるものである。
２一審原告の反論


(1)前記１(1)（「相当の対価」は一審被告の一審原告に対する被告取扱規程に基づく対価の支払により支払済みである旨の主張）に対し
アオリンパス事件昀高裁判決の判示
オリンパス事件昀高裁判決（昀高裁平成１５年４月２２日判決）は，「勤務規則等により職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させた従業者等は，当該勤務規則等に，使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても，これによる対価の額が同条４項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは，同条３項の規程に基づき，その不足する額に相当する対価の支払を求めることができる」と判示するのみであり（なお，上記引用判示中，「同条」とは，上記引用部分より前に言及されている「特許法３５条」のことを指す），一審被告が主張するような，使用者の定めた「勤務規則」が労使協約及びそれに基づく労使協議の上で制定されたものであるか否かといった限定は何ら設けていない。
上記昀高裁判決の文言からすれば，旧３５条３項及び４項は，使用者の定めた「勤務規則」が労使協約及びそれに基づく労使協議の上で制定されたものであるか否かにかかわらず，当該「勤務規則」で定められた対価額が旧３５条４項に従って定められる相当の対価の額に満たない場合には，勤務規則等により職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させた従業者は，旧３５条３項に基づいてその不足額に相当する対価の支払を求めることができると解すべきことは明らかである。そして，本件の場合，一審原告が本件各特許発明に関して被告取扱規程に基づいて一審被告から受領した金員は，８７万６０００円というわずかな金額にすぎない。しかし，本件各特許が重要な特許であり，一審被告が本件各特許を他社にライセンスすること等により莫大な利益をあげていることに鑑みれば，本件各特許発明の対価として支払われた上記金額は，本件各特許発明の「相当の対価」（旧３５条３項）と認めるに足りるものとは到底いえないものである。
オリンパス事件昀高裁判決が言い渡された後も，使用者である企業が従業者に対して，その勤務規定等に基づき対価の支払をなした場合であっても，当該勤務規定が労働協約等に基づくか否かを問題とすることなく，従業者がその不足額を請求できる旨判示した判決が相次いで言い渡されている。
イ被告取扱規程が不合理なものであること
一審被告は，被告取扱規程における「実績に対する対価」の額に上限が定められていないことを被告取扱規程が合理性を有することの根拠とし，そこに定められた対価の額が旧３５条３項及び４項の趣旨・内容に合致すると主張する。
しかし，被告取扱規程が，特級の発明にかかる対価額に上限を定めていないとしても，次のとおり，それは形式上のものであって，決定された対価額が不合理なものであることは明らかである。したがって，被告取扱規程が上限を定めていないことをもってその合理性を有するとはいえない。(ア)一審被告が本件特許発明について支払った「実績に対する対価」は，昀低限度額の１５万円である。一審被告は本件特許発明についての評価につき当時の認識は誤っていたとの主張をしているものの，本件特許発明が，レーザー走査光学系分野においては唯一であり，かつ当時昀高の特級の評価を受けていることや，その後個人としては昀高の優秀社長賞を受賞していること，これらは一審被告が本件特許発明により莫大な利益を得た及び得ることの認識を前提にそのような高い評価を与えたことを意味するという事実からすれば，本件特許発明にかかる「実績に対する対価」の額が昀低限度額の１５万円とされたことの合理的理由を見い出すことはできない。さらに，特級において上限額が定められていないときには，個々の職務発明の対価の額について詳細な検討及び対価の額の説明が当然必要となるが，一審被告は，一審原告に対して，本件特許発明に関する対価額について何ら具体的な説明をせずに一方的に昀低限度額である１５万円のみを支払っているにすぎず，個別具体的に対価の額について検討が加えられたという事情をうかがうことはできない。また，一審原告が一審被告になした再評価申請に対しても，一審被告は，自身がその作成を認めている対応表（甲１２）を一審原告に交付したものの，対価額の根拠については一切具体的説明をなさずに，一審原告の主張を排斥している。
(イ)このような事実からすれば，一審被告が，被告取扱規程に基づき「実績に対する対価」として支払った昀低限度額である１５万円は，一方的かつ形式的に決定された対価額という外ないのであって，一審被告による対価の決定がいかに不合理かつ一方的なものであるかを，容易にうかがうことができる。それゆえ，被告取扱規程に上限が定められていないことが被告取扱規程の合理性の根拠とならないことはもとより，そのような形式的かつ不合理な決定に基づき支払われた対価額が旧３５条３項及び４項の趣旨・内容及びオリンパス事件昀高裁判決の趣旨に合致しないことは明白である。
ウ平成１６年に改正された特許法３５条４項及び５項との関係につき一審被告は，平成１６年に改正された特許法３５条４項及び５項の文言を引用した上で，被告取扱規程は当該改正後の特許法３５条４項及び５項の規定する職務発明規定の制定手続及び内容の合理性を満たす旨主張する。
しかし，上記改正特許法の改正附則により，同法は，同法施行日（平成１７年４月１日）後にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価について適用され，上記施行日前になされた特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価については従前の例による旨明定されている（平成１６年６月４日法律第７９号改正附則２条１項）。したがって，特許権の承継が平成１７年４月１日より前になされた本件事案には上記改正特許法が適用されず，従前の例によるべきことは明らかである。
また，以下に述べるとおり，一審被告の主張は，上記改正特許法の趣旨からしても誤りである。
(ア)まず，一審被告は，「労働協約が職務発明規定を定める有力な方策の一つである」旨の衆議院附帯決議及び「適正な手続を踏まえた職務発明規定が成立している場合にはその内容が十分尊重されるとともに，既存案件については円滑な問題解決が可能となるよう努めること」旨の参議院附帯決議を引用する。
しかし，上記各附帯決議は，「労働協約」を改正特許法３５条４項が列挙する複数の考慮事項の一つである「使用者と従業員等との間で行われる協議の状況」の具体例として掲げたものにすぎず，労使協議によって定められれば同法が列挙するその他の事由を考慮しなくともよいという趣旨でないことは明らかである。


(イ)また，一審被告は，被告取扱規程が，実績対価受領後３０日以内の異議申出や再評価申請の機会を形式的に与えていることを指摘し，「従業者等からの意見の聴取」の要件を満たす旨主張する。しかし，上記改正法案の基礎となった産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会による平成１５年１２月「職務発明制度の在り方について」と題する報告書（甲６１）も指摘するとおり，勤務規則等の合理性を判断するには，「…個々の発明に対する『対価』の決定に当たっては，従業者等に対する説明の有無や程度…」が考慮されるべきである（甲６１，１５頁２６行～２８行）。本件の場合，被告取扱規程の特級における「実績に対する対価」は，少なくとも形式上は上限がない以上，一審被告としては対価の額がなぜ昀低限度額である１５万円であるのかにつき詳細に検討した結果を具体的に説明する必要があるにもかかわらず，一審被告は，特級の評価時点のみならず再評価申請への対応の際にも，その対価額の根拠について何ら具体的な説明をしていない。このように，一審被告がその取扱規程に基づいて，昀低限度額である１５万円を含む合計約８７万円の対価をその根拠について何らの具体的説明をすることなく一方的に一審原告に支払ったことからすれば，当該対価決定手続が不合理であることは明らかである。
上記報告書は，まさにこのような使用者の対応をして，職務発明を巡る憂慮すべき問題点として，「…従業者等は，多くの場合において使用者等が一方的に定める勤務規則等の定めに従って対価の支払いを受けているのが現状である。」と述べている（甲６１，１４頁下１２行～下１１行）。
(ウ)さらに，一審被告は，被告取扱規程はその内容も合理的であると主張する。
しかし，被告取扱規程は，権利承継の時点において，承継者がどの程度の対価が得られるかわからないまま譲渡せざるを得ないという不合理な内容であり，また，形式的には実績対価が特許の自社実施度等を基準に決定され対価額に上限が設けられていないかもしれないが，本件の場合，一審原告に何らの説明もなく一方的に規定昀低限（１５万円）の対価が支払われただけであるため，被告取扱規程に基づく本件対価支払は実質的には完全に不合理なものである。一審被告がその取扱規程に基づき一審原告に支払った本件各特許発明にかかる対価額は，合計約８７万円にすぎず，この金額は，一審原告の多大な努力によりなされた本件各特許発明を一審被告が承継することにより一審被告が得た莫大な利益に比し，極めて僅少であり，著しく不合理なものである。(2)前記１(2)（本件の事情の下では本件各外国特許を受ける権利の承継の対価については旧３５条３項及び４項は類推適用されない旨の主張）に対し日立事件昀高裁判決は，旧３５条３項及び４項を外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求に類推適用するに当たり，その一般的背景の一つとして「当該発明をした従業者等から使用者等へ特許を受ける権利の承継について両当事者が対等の立場で取引することが困難」という点に言及しているにすぎず，この点が旧３５条３項及び４項の類推適用の要件となるとは判示していない。
また，たとえ一審被告が主張するように被告取扱規程が労使協議に依拠して制定されたものであったとしても，同規程は，結局承継の時点において，承継者がどの程度の対価が得られるかわからないまま譲渡せざるを得ない内容になっており，また，承継後の対価の支払も結局使用者側の一方的な判断に委ねられた内容になっているのであって，取扱規程の内容から見て，労働者側が自己の権利を完全に守れるような労使対等の仕組みになっていないことは明らかである。すなわち，被告取扱規程の中では，承継後に，出願における対価，登録における対価が支払われることになっており（乙２の１～８），さらに，実績に対する対価については，社内実施又は第三者への実施許諾の実績により，会社に貢献したと認められたものについて，特許審査委員会の審査結果に基づき対価が支払われることになっている（乙２の８）。また，実績に対する対価が支払われた後に，その支払われた額について，その後の実績により顕著な差異が生じたとして再評価申請がなされた場合，特許審査委員会の審査結果に基づき差額を給付することになっている（乙２の８）。これらの規程からすれば，労働者は，承継の時点においては，将来自己の発明に対していかなる金額が支払われるかわからず，その後もいかなる金額が支払われるかはすべて特許審査委員会の審査結果に委ねられているのであって，このような規程が労使対等の規程であるとは到底評価できない。以上により，本件の事情の下では，本件各外国特許を受ける権利の承継の対価については旧３５条３項及び４項は類推適用されない旨の一審被告の主張は理由がない。
(3)前記１(3)（代替技術に関する主張）に対しア一審被告が本件各特許発明の技術的範囲につき「狭い技術的範囲」を主張することは禁反言の法理ないし信義則から許されないこと一審被告は，本件特許発明を特級と評価した平成６年当時及び本件特許発明を優秀社長賞に賞した平成１０年当時のいずれにおいても，本件各特許発明の技術的範囲を，一審被告が主張する技術的範囲（「狭い技術的範囲」）よりも広く認識し，本件各特許発明を実施した一審被告の製品が多数存在すると認識していたのであり，このことは一審被告自身も認めている（甲３６，５頁７行～９行及び下５行～下３行）。また，平成１４年４月ころ，一審被告は，一審原告による再評価申請に対して回答するに当たっても，同様に本件各特許発明の技術的範囲を「狭い技術的範囲」よりも広く認識し，甲１２を一審原告に示して，レーザー走査光学系を有するすべての被告製品において本件各特許発明が実施されている（「広い技術的範囲」）と説明した。このことから，一審被告は，本件特許出願後，その存続期間満了日である平成１３年１０月２１日に至るまで，一貫して，本件各特許発明の技術的範囲は「広い技術的範囲」であると認識していたことは明らかである。


そして，一審被告は，本件各特許発明の技術的範囲は広い技術的範囲であることを前提に，本件各特許発明を自ら実施し，また，クロスライセンス契約によりライセンス収入を得たり他社の特許発明を自由に実施したりして，有形無形の莫大な利益を得たのである。とすれば，本件各特許発明の技術的範囲の解釈は，本件各特許発明によって一審被告が得た利益，ひいては，それを基に算定される本件各特許発明の相当の対価とは関係がないというべきである。なぜなら，仮に本件各特許発明の技術的範囲が狭い技術的範囲であったとしても，それを前提に本件各特許発明の相当の対価を算定すると，一審被告の手元には，不当に多くの利益を残すことになってしまうからである。よって，一審被告の技術的範囲に関する主張はその技術論の当否にかかわらず，その主張自体失当である。さらに，本件特許に対して提起された９件の本件異議事件において，一審被告は，本件特許発明の技術的範囲について，狭い技術的範囲を一切主張していない。一審被告が本件各特許発明の技術的範囲につき「狭い技術的範囲」を主張することは，本件各特許発明の技術的範囲は広い技術的範囲であるということを前提とした，一審被告の本件各特許に基づく莫大な収益行為及び本件異議事件における主張のいずれにも矛盾しており，禁反言の法理ないし信義則から許されない。
イ個々の代替技術に関する一審被告の主張につき
個々の代替技術に関する一審被告の主張は，次のとおりいずれも失当である。
(ア)技術Ａ
本件特許の特許請求の範囲の記載はもちろん，本件明細書のどこにも，感光体の材料・感度に関する記載が一切存在しない。一審被告が指摘する本件明細書の「この光束Ｌｂはゴースト像となり，被走査媒体６上に感光体を設置すれば有害像が形成されることになる。」との記載についても，解り易い１実施例として，静止ゴースト像が有害像となる場合に，それを有効走査巾外に除去することを説明するための例を記載したにすぎず，本件特許発明の技術的範囲が感光体特性によって影響されるといった記載では全くない。感光体特性にかかわらず，本件特許発明の条件式を満たす限り，ゴースト像は除去できるのであって，そのような走査光学系は本件特許発明の技術的範囲に属する。本件特許の特許請求の範囲には，「有害像」という文言は存在しないのであるから，本件特許発明の技術的範囲の解釈に関して感光体特性は問題とならない。したがって，原判決が「技術Ａを実施した製品は，構成要件Ｄの条件式を満たす限り，本件特許発明の技術的範囲にも属する」と判示した点は正しい。
一審被告は，他社の具体例として，レックスマーク社のＣ７５０のＬＢＰを挙げている。しかし，このような具体例は，仮に実在したとしても，より静止ゴースト像が有害像となりやすいＯＰＣ系感光体を採用し，かつ，静止ゴースト像の発生防止のための様々な要因が考慮された形跡がうかがわれないにもかかわらず，ゴースト像が有害とならないというケースであるから，この具体例においては，感光体特性により静止ゴースト像が有害像とならない技術（すなわち技術Ａ）を採用しているとはいえないというべきである。むしろ，本具体例において仮にゴースト像が発生していないように見えるとすれば，それは，技術Ａの作用効果によるものではなく，別の理由，例えば，ゴースト像が有効走査巾内の本来の画像内に重なって発生し，当該本来の画像に埋もれて見えなくなることが原因であることなどが考えられる。また，仮に上記機種が本件特許発明の技術的範囲外である可能性があるとしても，市場全体におけるレーザー走査技術を使用するＬＢＰやＭＦＰ製品すべてに対して，上記機種の割合は極めて小さい。
(イ)技術Ｂ
ａ一審被告の特許異議答弁書（乙２６）における主張は，「理論上いかなる場合であってもゴースト像が形成されない，Ｎ≦４の場合には，本件各特許発明の対象外である」ということを述べたにすぎず，偏向器が４面以下の光学系を本件特許発明の構成から除外する意味しか持たないのである。このことは，当該異議事件における異議の決定（乙２９）が，本件特許の技術的範囲外となる「ゴースト像が形成されない」場合として，いかなる場合にもゴースト像の形成されない４面以下の偏向器の場合のみを挙げていることからも明らかである（２頁１１行～１５行）し，また，本件特許の特許請求の範囲に一審被告が主張するような限定文言が何ら存在しないことからも明らかである。
本件明細書に記載された実施例には，「再反射光が第２結像光学系に入射せず，または入射しても第２結像光学系のすべてを通過しない」例が開示されている。すなわち，本件明細書（甲２）４欄下２行～５欄３行には，「例えば偏向器３がＮ個の反射面を有する回転多面鏡であり，Ｎを８個，有効走査巾Ｗを１００mm，光束Ｌｅの偏向面内における結像光学系２０の像側主点Ｈから被走査媒体６までの距離Ｄを３００mmとする場合には，｜α｜＜７０．９°とすればよい。」と記載されているところ，｜α｜＜７０．９度を満たす例の中には，αを比較的大きく設定すれば，被走査媒体上の有効走査巾外に静止ゴースト像を結像する例もあり得るし，αを比較的小さく設定すれば，再反射光が第２結像光学系に入射しない例もある。後者の例の場合には，被走査媒体上の有効走査巾外に静止ゴースト像が結像されない。また，本件特許発明について９件の特許異議事件が申立てられた当時（平成３年３月ころ），一審被告は，「本件特許発明の技術的範囲は，感光体に有害像として形成される静止ゴースト像を被走査媒体上の有効走査巾外に形成させる走査光学系に限定される」という「狭い技術的範囲」を主張していなかった。一審被告は，「狭い技術的範囲」の解釈をしていなかったからこそ，本件各特許が一審被告のレーザー走査光学系を使用するＬＢＰ及びデジタル複写機，ＭＦＰの全製品に実施されていると判断していたのである。このことからしても，一審被告の上記主張が誤りであることは明らかである。ｂ本件明細書（甲２）に記載されている遮光板の実施例（４欄下５行～下３行）は，本件特許発明の実施例の一つにすぎず，この１例のみから，本件特許発明の技術的範囲が「再反射光がレンズのすべてを透過し静止ゴースト像が形成される走査光学系」だけに限定されるとするのは失当である。


ｃ本件特許は，出願時の特許請求の範囲と異なり，登録時の特許請求の範囲には，「ゴースト像を被走査媒体の走査方向上で，かつ有効走査領域外に形成するように選定したことを特徴とするゴースト像を除去する走査光学系」といった限定は存在しないのであるから，むしろ，そのような限定は本件特許には加える必要も加えるべきでもない，というのが昀終的な一審被告の認識であったというべきである。ｄ以上により，本件特許発明の技術的範囲が「被走査媒体上からの反射光束が隣接する反射面に入射し，再度反射して走査レンズを透過し，被走査媒体上に再び達成する静止ゴースト光束が発生する光学系」に限定される旨の一審被告の主張は失当である。
(ウ)技術Ｅ，技術Ｈ及び技術Ｉ
特許権侵害訴訟と異なり，本件のような職務発明の相当対価請求訴訟においては，当該発明の技術的範囲の解釈は，必ずしも相当対価の算定に当たり結論に影響を与えるものではない。そのうえ，仮に，本件において本件特許発明の技術的範囲の解釈が本件各特許発明の相当対価の算定に当たり結論に影響を与えるとしても，本件特許発明の実施を回避する技術が理論上存在するにすぎず，現実には実施されていない場合には，本件特許発明の技術的価値は実際上何ら減ぜられるものではないのであるから，そのような場合には代替技術に該当しないものと判断すべきである。
(エ)技術Ｊ
ａ本件特許発明の本質的特徴部分は，構成要件Ｄ「（α＜（４π／Ｎ）－（Ｗ／Ｄ））」を満たすことによりゴースト像を有効走査幅内に発生させないことにある。そして，偏向面に平行な面において，本特許発明の要件，すなわち，「α＜（４π／Ｎ）－（Ｗ／Ｄ）」が満たされる場合，光束の偏向器への入射が斜め方向からなされるか否かにかかわらず，ゴースト像を有効走査幅内に発生させないことが可能である。
一審被告の主張する技術Ｊでは，光源から発した光束は，ミラーによって反射した後，偏向器に向かって直角に入射しているところ，この入射角は，第２結像光学系（すなわち，偏向器の反射面と感光体の間に存在する光学系）における光軸と重なっている。したがって，この場合，入射角α＝０である。そして，偏光器の反射面で反射され，第２結像光学系によって感光体面上に結像される。感光体面で反射した光は第２結像光学系を逆方向から通過して，偏光器の隣の反射面に再入射し，再反射する。この再反射光は，入射光に対して４π／Ｎの角度をなす方向に反射する。この場合，本件特許発明の要件である「α＜（４π／Ｎ）－（Ｗ／Ｄ）」を満足しているか否かは，ＷとＤが不明であるから厳密な数値で判断することはできないが，例えばＮ＝１２の場合には，４π／Ｎ＝６０°であり，Ｗ／Ｄは偏向角度を表し，一般の偏向角度は４０°以下であると考えられるので，この場合，「（４π／Ｎ）－（Ｗ／Ｄ）」は２０°（＝６０°－４０°）よりも大きいと考えられる。この場合，上記のようにα＝０であるから，本件特許発明の要件である「α＜（４π／Ｎ）－（Ｗ／Ｄ）」を満足している。
このように，一審被告の主張する技術Ｊは，本件特許発明の技術の本質的特徴部分を使用しており，偏向器への光束の入射が斜めである点は，それが仮に本件特許の請求の範囲の文言上若干異なるとしても非本質的なものにすぎないのであるから，本件特許発明の技術的範囲内にあるといえる。
ｂ技術Ｊは，被告製品の中において同技術単独で実施されているものはなく，技術Ｆを併用した製品（原判決「別表２」の番号４７）が１機種あるのみである。また，他社製品についても，一審被告は，「シングルパス斜め入射」の構成が富士ゼロックス株式会社の製品で採用されている旨主張するが，証拠として掲げられている乙２７７の９の該当部分（１５９頁）を見ても，「シングルパス斜め入射方式で１５面ポリゴンミラーのＡ４Overfilled光学系に対して，１２面ポリゴンミラーを採用し，Ｆ／Ｎｏの均一化（スポットサイズと光量の一様性に関与する）が図れるダブルパス正面入射方式を選定し」と記載されているのみで，実施されていた機種名が不明であるのみならず，そもそも実際にシングルパス斜め入射方式が実施されていたか否かも明らかではない。また，一審被告は，乙２７７の１・７・８を引用しつつ，富士ゼロックス株式会社の３機種で斜め入射方式が実施されている旨主張しているが，乙２７７の１・７・８のいずれの証拠からも，これらの製品が斜め入射方式を実施しているとの記載は見当たらない。これらのことからも明らかなように，技術Ｊはもともと机上の空論であり，ごくわずかの特殊な製品にのみ使用させる可能性があるとしても一般的な製品における使用に耐える技術であるとはいえず，代替技術としては成立し得ないものというべきである。
(4)前記１(4)（本件各米国特許発明及び本件ドイツ特許発明の技術的範囲についての主張）に対し
ア一審被告の本件各米国特許発明に関する主張につき一審被告は，本件各米国特許発明につき，原判決が同特許発明に関する「実施例の記載」における「…本発明にかかるゴースト像を除去する走査光学系は，…これによりゴースト像が常に静止して有効走査巾の外側に存在するようにするものである。」という記載や，「以上より，本発明はゴースト像が被走査媒体の面上に有害像として現れることを防止することができる。」との記載を無視した旨主張する。


しかし，一審被告が指摘する上記記載は，いずれも「実施例の記載」である。本件各米国特許発明の「特許請求の範囲」には，同特許発明が「被走査有効走査領域内の該面上にゴースト像が現れないようにするための走査光学系であって」と明記されており，どこにも「ゴースト像が常に静止して有効走査巾の外側に存在するようにする」といった記載は存在しないばかりか，本件各米国特許発明にかかる明細書には，「ゴースト像が常に静止して有効走査巾の外側に存在するように」しなければ本件各米国特許発明の目的が達成できないということを説明した記載もない。イ一審被告の本件ドイツ特許発明に関する主張につき一審被告は，本件ドイツ特許発明につき，原判決が，同特許発明に関する「特許請求の範囲」における「点（Ｐｓ）から出発する反射により形成されるゴースト像が走査線上の有効走査巾の外側に位置することを特徴とする走査光学系」との記載に関し，「位置する」を「発生させないとの意味」に解釈している点が用語の語義に反し相当でない旨主張する。しかし，「位置する」の原語である「liegt」の動詞原型の「liegen」という語は，一審被告が指摘するような「積極的にある基礎の上に存在する」という意味を有するというよりも，むしろ，「位置している」，「置いてある」，「横になっている」といった，漠然とした位置的状態を表すものであり（三修社「新ロボワードアクセス独和辞典」［http://www5.mediagalaxy.co.jp/sanshushadj/］におけるliegenという語の検索結果），多義性を有する文言である。したがって，上記文言については，当該発明の課題解決原理等から導かれる合理的な内容にしたがって解釈すべきである。そして，本件特許発明のドイツにおける対応特許である本件ドイツ特許発明の課題解決原理は，当然のことながら，本件特許発明と同様，「α＜（４π／Ｎ）－（Ｗ／Ｄ）」の式を満たすことによりゴースト像が有効走査線上に形成されることを排除するという点にある。そうだとすれば，「有効走査巾の外側に位置する」とは，「有効走査線外に排除される」という意味，すなわち，「外側に像が形成される」場合のみならず，「外側に排除されるが像が形成されない」場合も当然含むものと解するのが合理的である。
ウ結論
したがって，本件各米国特許発明及び本件ドイツ特許発明の技術的範囲について原判決の下した判断は，合理的かつ妥当なものであり，これを相当でないとする一審被告の上記主張は誤りである。
(5)前記１(5)（一審被告の全ライセンシーによる本件各特許発明の実施品の実施割合についての主張）に対し
ア特許発明の実施者が「実施」によりどれだけの利益を得たのかは当該発明の実施品の売上げに基づいて計算されるべきであること特許発明の「実施」とは，単にある特定の機種の試作機を１台完成させることのみならず，その機種を製造，販売等することを含む（特許法２条３号）。そして，試作機を開発しても，それを製造して販売しなければ，その開発者は利益を挙げることはできないのであるから，その特許発明の実施者が「実施」によりどれだけの利益を得たのかは，当該発明の実施品の売上げに基づいて計算されるべきは当然である。ライセンス契約のロイヤルティ額や特許権侵害訴訟における損害額が実施品の販売により実施者が得た金額に基づいて算定されるのもそのためである。仮に一審被告が主張するように機種数ベースにて実施割合を計算するとすれば，実際と乖離した極めて不合理な結果となってしまう。
イ一審被告の全ライセンシーによる本件各特許発明の実施品の実施割合を一審被告の実施割合の９０％であると推認するのは高きに失するとして一
審被告が挙げる理由につき
一審被告は，一審被告の全ライセンシーによる本件各特許発明の実施品の実施割合を，一審被告の実施割合の９０％であると推認するのは，高きに失するとして，①～⑨の理由を挙げるが，一審被告の主張は，以下のとおり，いずれも妥当でない。
(ア)一審被告は，他社製品における本件各特許の実施の有無については一審原告が立証責任を負うべきところ，一審原告は本件特許が実施された他社製品を１機種たりとも立証できていない旨主張する。しかし，一審原告は，これまでの審理において，本件各特許発明はＬＢＰ等において原理的な技術に関するものであって必須・回避不能な特許であること，競合他社が多数の異議事件の申立て等を行っていること，そして，本件特許発明に対して，レーザー走査光学系で唯一の特級及び優秀社長賞といった高い評価を一審被告が与えているのは，一審被告が，本件各特許発明の第三者による実施状況を詳細に調査し，その結果他社のＬＢＰ等のほぼすべての製品においても実施されていることが判明したからであると考えられることなどにつき，十分に主張・立証を尽くしており，このことから，本件各特許発明が，一審被告とライセンス契約を締結している他社のＬＢＰ等の１００％の製品において実施されていることは明らかである。また，甲１２（対応表）は，本件各特許発明がレーザー走査光学系を用いた一審被告のＬＢＰ及びＭＦＰ等の全製品において実施されていることを示している。しかも，当該証拠は，一審被告が，本件訴訟にかかる紛争が生じる以前の平成１４年（２００２年）４月１１日ころに，一審原告に対して交付したものであるから，その記載内容は極めて信用性が高い。
また，一審被告は，一審原告が文書提出命令の申立を行ったにもかかわらず，他社における本件各特許発明を含めた自社の特許の実施情況の調査に関する書類を提出しないのであるから，当該書類によって一審原告が主張する事実，すなわち，「本件各特許発明が，一審被告とライセンス契約を締結している他社のＬＢＰ等の１００％の製品において実施されていること」は真実と認められるべきである。
(イ)一審被告は，本件特許発明には，技術Ａ，技術Ｂ，技術Ｃ，技術Ｆ，技術Ｊなどの代替技術ないし競合技術が存在し，少なくとも５件以上が他社製品において実施されていると主張する。


しかし，一審被告の主張する代替技術ないし競合技術は，そもそも禁反言により信義則上主張しえないこと，代替技術又は競合技術に該当しないこと，それが他社製品に現実に実施されていることの立証ができていないことについては，前記(3)(4)のとおりである。また，一審被告の主張するような代替技術を実施する製品が仮に実際に存在するとしても，それは，日本を代表するプリンターメーカーである一審被告が総力を結集して何年もの年月をかけて調査したにもかかわらず，わずか５件しか特定しえていないのであり，数百もの数に上るＬＢＰ及びＭＦＰプリンターのうちのほんのわずかな割合にすぎない。そして，一審被告の主張するとおり一審被告においても本件各特許発明を実施していない製品が存在するのであれば，仮に上記５件が代替技術を実施しているとしても，直ちに本件各特許発明の他社製品における実施状況と本件各特許発明の被告製品における実施状況が異なり，前者が後者を下回るということは導けない。むしろ，本件各特許発明はＬＢＰ等において原理的な技術に関するものであって必須・回避不能な特許であること，競合他社が多数の異議事件の申立て等を行っていること等からすれば，少なくとも一審被告と同じ割合の実施状況であると認定すべきである。
(ウ)一審被告は，一審被告が行った三星電子の製品につき本件特許の実施の有無を調査したところ，調査したすべての製品において本件特許を実施していないことが判明している旨主張する。
一審被告の上記主張は，乙１９１の陳述書のみを根拠として主張されているものであるが，当該陳述書は，本件訴訟のために一審被告の社員が何ら刑事的制裁が科されない環境下において作成したものであり，また，当該陳述書の内容には何ら客観的な裏付けがないため，その信用性は極めて低い。したがって，当該証拠のみに基づく一審被告の上記主張は認められるべきではない。
また，仮に一審被告が調査したと主張する三星電子のわずか３機種において本件特許発明が実施されていなかったとしても，三星電子の他の機種については本件特許発明が実施されていないことを意味しない。(エ)一審被告は，平成１５年７月１１日付け一審被告の一審原告に対する回答書（甲１１）を引用し，本件特許発明の技術を実施していない他社製品が１１機種ある旨主張している。
しかし，当該回答書は，何ら客観的証拠に基づかないものであり，一審被告自身が自己に有利になるように主張したものであるから，信用性は極めて低い。
そもそも，一審被告は，上記他社１１機種が本件特許発明を実施していない旨の一審被告の主張を裏付ける証拠書類について一審原告が文書提出命令の申立てを行ったにもかかわらず，これを提出しないのであるから，当該書類によって一審原告が主張する事実，すなわち，「本件各特許発明が，一審被告とライセンス契約を締結している他社のＬＢＰ等の１００％の製品において実施されていること」は真実と認められるべきである。
(オ)一審被告は，少なくとも他社製品の３機種がダブルパス方式（技術Ｆ）の構成を採用し，３機種は斜め入射（技術Ｊ）の構成を採用し，１機種は４面ポリゴンミラー（技術Ｂの一部）の構成を採用し，１機種以上は「シングルパス斜め入射」（技術Ｊ）の光学系を採用している旨主張する。
しかし，一審被告が列挙する上記技術については，一審被告は禁反言として主張できず，かつ，いずれも本件特許発明の技術的範囲内に属するものであり，少なくとも代替技術には該当しないことは，前記(3)のとおりである。また，前記(3)イ(エ)ｂのとおり，富士ゼロックス株式会社の製品については，証拠による立証が不十分である。
(カ)一審被告は，本件特許発明の技術を実施していない他社製品の具体例として，レックスマーク社のＣ７５０のＬＢＰを挙げているが，同製品については，前記(3)イ(ア)のとおりである。
(キ)一審被告は，乙２０８に記載されたデータを根拠として，一審被告においてさえ本件特許発明の実施率は年々低下しているとか，新しい製品には本件特許が実施されない傾向が顕著であると主張する。しかし，乙２０８は，後記３(5)ア(イ)ｄのとおり信用できない証拠である。また，仮に一審被告の主張するとおり一審被告における本件特許発明の実施率が年々低下しているということがあったとしても，一審被告の実施率が低下する一方で他社製品の実施率が低下していない場合も十分考えられるのであり，その場合，他社製品の実施率は，一審被告の実施率を上回るといえる。さらに，仮に一審被告の新しい製品において本件特許が実施されない傾向があるとしても，そのことから直ちに他社製品の実施割合が一審被告の実施割合と比較して１００％未満となるわけではない。
(ク)一審被告は，ライセンシーはライセンスを受けていても可能な限り他社の特許技術を使わずに自社技術を使って製品を開発することが多い旨主張する。しかし，この主張は，後記３(5)ア(イ)ａのとおり失当である。
(6)前記１(6)（原判決が本件特許発明の寄与度を一審被告保有特許のうちの１件に対し３０件分の価値を有するとした判断についての主張）に対し
ア一審被告の考え方の誤り
一審被告は，非提示特許がライセンス交渉時に考慮されるのは例外的な場合のみであるため，代表特許に準じて考えるのではなく，むしろ，ライセンシーにおいて現実に考慮されたことが立証されない限り，非提示・非実施特許に準じるものとして控え目に評価されねばならない旨を主張する。
しかし，包括クロスラインセス契約の対象となる特許を，「中核特許」，「単純提示特許」及び「非提示特許」の３種類に分け，包括クロスライセンス契約によって得られた利益全体を，「非提示特許」に比べ，「中核特許」に多めに配分されるように，前記３種類の特許の種別ごとに配分することは誤りである。なぜなら，包括クロスライセンス契約締結交渉においては，そもそも互いに特許を提示せずに交渉する，つまり提示特許の存在しない交渉もあり，また，提示特許が存在する交渉においても，提示特許のうち，ライセンス交渉において議論の中心となった「中核特許」よりも，議論の対象とはならず，ライセンス契約締結交渉の相手方にも提示されなかった「非提示特許」の方が，その価値がより高い場合があることが充分考えられるからである。このように，「特許発明総体から生じる利益」を「中核特許」に多く振り分け，「非提示特許」に少なめに振り割るという発想自体誤りである。


包括クロスライセンスにおける各特許の貢献度の算定に当たり，各特許の実施状況等の経済的側面に基づいて算定方法を採用すべきことは，包括クロスライセンス契約を締結することによって各当事者が受ける利益が，まさにライセンスに含まれる個々の特許につき本来支払わねばならなかったライセンス料の支払を免れるという利益であることからすれば，当然のことである。逆に，一審被告が主張するように，各特許の実施状況等の経済的価値に着目せずに，交渉時に提示されたか否かといった極めて流動的かつ偶然的事情によって，実施率の高い貴重な特許が，全く実施されていない無価値の特許と同列に扱われることは，極めて不合理かつ不公平なものである。
イ一審被告の代替技術等に関する主張につき
一審被告の代替技術等に関する主張が採用できないことは，前記(3)～(5)のとおりである。
ウ本件各特許発明の重要性を判断する際に一審被告における本件特許発明
の社内評価を用いることの妥当性
一審被告は，原判決は，一審被告の全ライセンシーによる本件各特許発明の実施割合を認定するに当たり，一審被告の実施割合から直接推認する手法を採用しているのであり，そこに一審被告の社内評価が考慮される余地はない旨主張する。
しかし，仮に，一審被告の全ライセンシーによる本件各特許発明の実施割合を認定するに当たり，一審被告の実施割合から直接推認する手法を用いたとしても，一審被告の全ライセンシーにおける本件各特許発明の実施品の譲渡価格における本件特許発明の寄与度を算定する場合には，当該実施品において実施されているその他の特許との関係において，本件各特許発明がどれほどの重要性を有するのかを算定する必要があるのであり，その重要性を判断する場合に，一審被告における本件各特許発明の社内評価を用い得ることは，自由心証主義の原則からして当然である。また，実質的にも，①一審被告においては，発明対価評価基準書（乙５の１～４，６の１）や発明表彰審査基準書（乙５の５，６の２）において「他社への活用度」といった項目があり，一審被告はこれに基づいて本件特許発明に特級や優秀社長賞といった高い評価を与えていること，②一審被告は，本件特許発明を特級と評価した平成６年当時及び本件特許発明を優秀社長賞に賞した平成１０年当時のいずれにおいても，ほとんどすべての一審被告の製品に本件特許発明が実施されていると認識しており，また，平成１４年４月ころ，一審原告が再評価申請を行った際に，一審被告がこれに対して回答するに当たり，甲１２の対応表を一審原告に示して，レーザー走査光学系を有するすべての被告製品において本件特許発明が実施されていると説明しているところ，レーザープリンターメーカーの草分けである一審被告において，本件特許発明が上記のような高い実施率に基づいて社内で高い評価を得ていることからすれば，一審被告の全ライセンシーにおいても，当然高い実施率に本件各特許発明が実施されていると推認すべきは当然であることなどからすれば，本件各特許発明の重要性を判断する際に一審被告における本件特許発明の社内評価を用いることは極めて妥当なことである。
エ本件各特許は非提示特許でないこと
一審被告は，本件各特許は，ライセンス交渉において提示されたことも，協議の対象となったこともないと主張するが，この主張が誤りであることは，後記３(3)カ(イ)のとおりである。
オ結論
以上のとおり，一審被告の理由付けはいずれも誤りであり，理由のないものであるから，「本件特許発明が被告ライセンス契約における基準期間内の被告保有特許のうちの１件に対し３０件分の価値を有するものと評価するのが相当と判示した原判決が高きに失するものであり，数件分にも満たないものと評価されるべき」旨の一審被告の主張は，理由がない。(7)前記１(7)（減額調整の必要性についての主張）に対し
ア一審被告が引用する原判決の判示部分
一審被告が引用する原判決の判示部分につき，バランス調整の必要性に言及している部分は，すべて「無償包括クロスライセンス契約」であることが前提とされている（原判決２６３頁下２行～２６４頁２行，２６４頁１１行～１２行）。なぜなら，有償のクロスライセンス契約の場合，有償の部分については，一方当事者の特許権の価値に相当する実施料を有償で支払うのと同様であるから，何らクロスライセンス契約とはいえないからである。
しかるに，本件の場合，一審被告が他社と締結しているライセンス契約の種類には，無償包括ライセンス契約はほとんどなく，そのほとんどはライセンスバック付き有償包括ライセンス契約（一審被告が相手方に対し一方的に特許等を実施許諾し，相手方の一審被告に対する実施料の支払のみが行われるのが本来の契約目的であるが，一審被告が相手方の特許等を万が一侵害することを避けるための保証として，相手方の特許等の実施許諾を無償で受けるもの）としている。原判決は，この点に着目し，「修正実施料率」によって算定する方法を採用している（２７３頁１１行～２５行）。原判決の言及する「修正実施料率」は，まさに一審被告自身が提出した「標準包括ライセンス料率」（乙７５）に準拠したものである。一審被告は，自ら「標準包括ライセンス料率」という個々の特許力を考慮しない抽象的な計算方式を提示しておきながら，かつ，個々の特許力を示すような情報を提供することもなく，また，現実的かつ具体的な減額調整の方法の提示もせずに，単に原判決が「減額調整方法」をしていないという一部分のみを指摘して批判するものであるから，一審被告の上記主張は失当である。
イ一審被告が一審原告に有利な数値の使用と主張している各数値につき一審被告が，一審原告に有利な数値の使用と主張している各数値は，次のとおり一審原告に有利なものではない。
(ア)原判決が，実施料相当額の算定期間について，理論上使用者の受けるべき利益の存在しうる昀も早い時点から昀も遅い時点の基準期間を採用している点については，これらの期間は，本件各特許の権利期間であるから，これらの期間を採用するのは当然である。
(イ)原判決が，本件日本特許実施分の割合の計算において，不明な期間の実施割合について１００％であると設定している点については，一審被告自体が不明な期間の実施割合について１００％であると主張したために，そのように認定されたものである。仮に，一審被告が，１００％という実施割合が現実に反するとの認識であったとすれば，一審被告は，自己の認識に合致するような様々な資料を収集して，１００％という実施割合設定が現実に反する旨の主張立証を行っていたはずであり，一審被告がこのような主張立証をしなかったことからすれば，１００％という実施割合設定は現実にも合致する数値であると認定するのが妥当である。


(ウ)原判決が，被告ライセンス契約においては特許出願がライセンス対象とされているにもかかわらず，その寄与度をゼロとしている点については，一審被告自身も認めているとおり，特許出願にはその後特許権が成立しないものも多いため，登録特許よりも寄与度が低いといえるのであり，また，特許出願を寄与率の分母に加えた場合，それに伴って登録特許たる本件特許の寄与率の数値も反射的に大きく評価する必要が生じるので，必ずしも特許出願を寄与度の計算に含めることは，一審原告の有利とはならない。
(エ)原判決が，一審被告は，包括クロスライセンス契約における本件特許の寄与度の計算において，分母に用いる登録特許の数を１／２に減じている点については，一審被告自身が認めているとおり，一審被告の登録特許は，該当期間内において消滅したり新たに加わったりしているため，その数は変動するものであるから，一定程度減ずるのは当然であり，減ずる額が１／２であると主張したのは一審被告自身であるが，実際に減ずべき数量は１／２よりも多い可能性も十分考えられるのであって，必ずしも１／２が一審原告にとって有利な数字ということはできない。
(8)前記１(8)（原判決の本件各特許発明に関する一審被告の貢献度の判断についての主張）に対し
被告算定方法Ａ及びＢにおける一審被告が負担した費用の率は，一審被告が自己に有利となるように高額の算出をしている可能性が高く，客観的裏付けがあるとはいいがたい。
また，仮にこれらの費用を実際に負担していたとしても，使用者の負担した費用と使用者の得た利益との間の単純な比較から算出すべきではない。職務発明は，使用者の費用負担のみならず，従業員の才能や努力の程度，設備の状況，技術の蓄積状況といった様々な事情によって生み出されるものである。したがって，使用者の貢献度を判断するに当たっても，これらの事情を総合的に考慮して決せられるべきである。
後記３(8)のとおり，使用者の貢献度における原判決の判断は，誤りが多く，９７％という数字も不当に高いものである。
(9)前記１(9)（中間利息の控除についての主張）に対し
ア中間利息が控除されるべきでないこと
旧３５条３項の「相当の対価」の算定においては，次の理由により中間利息は控除されるべきでない。
(ア)昀高裁判決
オリンパス事件昀高裁判決は，対象発明の権利承継時期を特定することも中間利息の控除を行うこともなく，また，それらの必要性を指摘することもなく，旧３５条３項の「相当の対価」の支払を命ずる判決を下しているから，昀高裁判所は，旧３５条３項の「相当の対価」の算定につき，中間利息を控除する必要はないという立場を採用しているものと解される。
(イ)権利の性質
旧３５条３項が規定する「相当の対価」支払請求権は，当事者間の合意に基づいて発生するものではなく，旧３５条３項が規定する要件を満たすことにより発生する法定債権である。このような法定債権については，不法行為に基づく損害賠償請求権のように被害者保護という政策的観点から例外が認められるべき場合を除き，民法４１２条３項の規定する期限の定めのなき債務に該当し，債務者は，履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負うものと解される。したがって，旧３５条３項に基づく相当の対価支払債務も，履行の請求を受けた時から遅滞の責任が生じ，この時点から遅延損害金の支払債務が発生すると解すべきである。以上を前提とすれば，仮に，相当の対価支払債務の発生時期や算定時期を対象特許発明の権利承継時としたとしても，権利譲渡者は，履行の請求をするまで相当の対価を受領できない以上，少なくとも，権利承継後履行請求の時点までに発生した「使用者等が受けるべき利益」に基づく相当の対価の部分については，将来の分を事前に受領することにはならないため，中間利息の控除を考慮する必要はないというべきである。なお，より厳密にいえば，権利譲渡者は，実際のところ，裁判が確定してそれに基づいて支払がなされるまでは相当の対価を受領できないのであるから，その時点までの中間利息の控除も考慮する必要はないはずである。しかし，当該時点は事前に予測が困難であること，及び，権利譲渡者には訴状送達の翌日から支払済みまで年５分の遅延損害金の請求が認められるのが通常であることを考慮し，実務上は，「少なくとも，権利承継後，履行請求の時点までに発生した『使用者等が受けるべき利益』に基づく相当の対価の部分については，将来の分を事前に受領することにはならないため，中間利息の控除を考慮する必要はない」と解すれば足りる。
(ウ)煩雑性の回避
仮に，一審被告の主張のとおり，公平の観念から，中間利息の控除を相当の対価支払請求権の行使可能時からとしたとしても，権利譲渡者は，相当の対価支払請求権の行使可能時から相当の対価支払時までの遅延損害金を請求できるため，結論はそれ程変わらないはずである。むしろ，遅延損害金の請求起算日を相当の対価支払請求権行使可能時からとすると，オリンパス事件昀高裁判決を含む過去の裁判例により蓄積された実務慣行，すなわち，訴状送達の翌日からの遅延損害金を請求するという実務慣行に反し，新たな遅延損害金の請求をする必要が生じるという煩雑性が生じる。
このような煩雑性の回避の観点からすれば，少なくとも，権利承継後，履行請求の時点までに発生した「使用者等が受けるべき利益」に基づく相当の対価の部分については，将来の分を事前に受領することにはならないため，中間利息の控除を考慮する必要はない，と解すべきである。
(エ)「受けるべき利益」の意義
使用者等の「受けるべき利益」は，そもそも将来の予測にすぎず，後から振り返ってみた場合に，後日の特定時点で特定の利益が得られていたとしても，そのことから直ちに，権利承継時点において，当該特定時点で当該特定の利益が見込まれていたともいえないから，後日の収益から単純に中間利息を控除しても，「受けるべき利益」が一義的に算出されるものではなく，まして，口頭弁論終結時においても将来取得できる可能性のある利益として予測されるにすぎないものについては，なおさら不確実なものにすぎないから，この不確実な予測を基礎として，厳密に中間利息の控除をしたとしても，結局それは不確実性の残る数値にすぎない。
イ中間利息の控除方法等につき
(ア)仮に，一審被告が主張するように何らかの中間利息が控除されるべきであるとしても，それは，平成６年６月２７日経過後の相当の「対価の将来分」でなければならず，したがって，平成６年１月１日から同年６月２７日までの期間についての相当の対価部分については，中間利息は控除されるべきではない。


(イ)仮に，一審被告主張のとおり，平成６年を基準として「相当の利益」を算定することを理由として将来「受けるべき利益」につき中間利息を控除するのであれば，公平の観点等からして，「相当の対価」の算定の基準として，平成６年において一審被告が認識していた本件各特許発明の技術的範囲（「広い技術的範囲」）を用いるべきとの一審原告の主張はより一層認められるべきである。
３当審における一審原告の主張
(1)算定方法の追加（争点３－４に関し）
一審原告は，原審において主張していた算定方法１～１０に加えて，以下の算定方法（算定方法１１～１９）を追加して主張する。
ア算定方法１１
算定式は，基本的には，算定方法３と同じである。ただし，算定方法１１は，本件各特許発明の寄与度について，一審原告が原審から主張してきた１０．４％の他に，新たに，被告取扱規程における実績対価の金額の比較による寄与度の算定方法（後記(3)キ(ア)ｂ）を追加して主張するため，この新たに追加する寄与度の算定方法を使用して一審被告が「受けるべき対価」を求める算定方法である。
イ算定方法１２
算定式は，基本的には，算定方法８と同じである。ただし，算定方法１２は，本件各特許発明の寄与度について，一審原告が原審から主張してきた１０．４％の他に，新たに，被告取扱規程における実績対価の金額の比較による寄与度の算定方法（後記(3)キ(ア)ｂ）を追加して主張するため，この新たに追加する寄与度の算定方法を使用して一審被告が「受けるべき対価」を求める算定方法である。
ウ算定方法１３
算定式は，基本的には，算定方法１０と同じである。ただし，算定方法１３は，本件各特許発明の寄与度について，一審原告が原審から主張してきた１０．４％の他に，新たに，被告取扱規程における実績対価の金額の比較による寄与度の算定方法（後記(3)キ(ア)ｂ）を追加して主張するため，この新たに追加する寄与度の算定方法を使用して一審被告が「受けるべき対価」を求める算定方法である。
エ算定方法１４～１７
算定式は，基本的には，算定方法４～７と同じである。ただし，算定方法１４～１７は，本件各特許発明の寄与度について，一審原告が原審から主張してきた１０．４％の他に，新たに，一審被告取扱規程における実績対価の金額の比較による寄与度の算定方法（後記(3)キ(ア)ｂ）を追加して主張するため，この新たに追加主張する寄与度の算定方法を使用して一審被告が「受けるべき対価」を求める算定方法である。
オ算定方法１８
本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」＝「一審被告以外の全他社のＬＢＰ及びＭＦＰ等の譲渡価格合計額」×「全ライセンシーのシェア」×「本件各特許権の効力が及ぶ地理的範囲内に含まれる製品の割合」×「全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件各特許発明の実施割合」×「修正実施料率」×「本件各特許発明の寄与度」（ここでいう「寄与度」とは，原判決とは異なり，本件各特許発明が実施されている製品において実施されている特許のうちで，本件各特許発明が寄与している度合いである。）
カ算定方法１９
本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」＝「一審被告以外の全他社のＬＢＰ及びＭＦＰ等の譲渡価格合計額」×「全ライセンシーのシェア」×「修正実施料率」×「本件各特許発明の寄与度」（ここでいう「寄与度」とは，ＬＢＰ及びＭＦＰ等に関する全特許の中で本件各特許発明が寄与している度合いである。）
(2)原判決の「独占の利益」の算定方法の矛盾（争点３－４に関し）
ア原判決の採用した「独占の利益」の算定方法
本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」＝「一審被告以外の全他社の譲渡価格合計額」×「全ライセンシーのシェア」×「本件各特許権の効力が及ぶ地理的範囲内に含まれる製品の割合」×「全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件各特許発明の実施割合」×「修正実施料率」
×「本件各特許発明の寄与度」
イ原判決の採用した「独占の利益」の算定方法の問題点しかし，原判決の採用した上記「独占の利益」の算定方法においては，一つの算定式の中に，本件各特許発明に限定した要素と本件各特許発明に限定していない要素という矛盾した二つの要素が存在している。原判決は，譲渡金額につき，「一審被告の全ライセンシーによるＬＢＰ及びＭＦＰ等の譲渡金額」ではなく，「一審被告の全ライセンシーによる本件各特許発明の実施品の譲渡金額」を採用している。すなわち，原判決は，譲渡金額について，一審被告と包括クロスライセンス契約を締結している全ライセンシーのＬＢＰ及びＭＦＰ等の譲渡金額のうち，本件各特許発明を実施している製品に限定している。
他方で，原判決は，「本件各特許発明の寄与度」については，「一審被告が有する基準期間内の全特許件数（除外特許等を除く）の中で本件各特許発明が寄与している度合い」として算定を行っている。すなわち，原判決は，「本件各特許発明の寄与度」については，一審被告が保有する特許のうち，ライセンシーが一切実施していない特許をも含む，被告ライセンス契約に含まれるＬＢＰ及びＭＦＰ等に関するすべての特許の中における，本件各特許発明が寄与する度合いとして計算している。具体的には，原判決において寄与度を示す数値である３０／４００５（ＬＢＰ）や３０／６１７５（ＭＦＰ等）の分母となっている特許の数（４００５及び６１７５）においては，ライセンシーが一切実施していない特許も含まれている。
このように，原判決の採用している譲渡金額と「本件各特許発明の寄与度」との間には，一つの式の中で，本件各特許発明に限定した要素と本件各特許発明に限定していない要素という矛盾した二つの要素が存在しているという問題点がある。
ウ算定方法１８又は１９を採用すべきこと
仮に原判決の算定方法の考え方が採用されるとしても，上記のような不都合が生じないようにするために，以下のように算定方法１８又は１９が採用されなければならない。


まず，原判決のように，譲渡金額について，「一審被告の全ライセンシーによる本件各特許発明の実施品の譲渡金額」を採用するのであれば，「本件各特許発明の寄与度」については，「本件各特許発明の実施製品において実施されている特許のうちで本件各特許発明が寄与している度合い」が採用されなければならない。すなわち，寄与度を示す分数の分母の数は，本件各特許発明の実施製品において実施されている特許の数に限定されなければならない（算定方法１８）。具体的な寄与度の算定方法は，後記(3)キ(イ)ａ(ａ)のとおりである。
次に，仮に，原判決のように，「本件各特許発明の寄与度」につき，「一審被告が有する基準期間内の全特許件数（除外特許等を除く）の中で本件各特許発明が寄与している度合い」として算定するのであれば，譲渡金額については，「一審被告の全ライセンシーによるＬＢＰ及びＭＦＰ等の譲渡金額」が採用されなければならない。すなわち，「本件各特許権の効力が及ぶ地理的範囲内に含まれる製品の割合」，「全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件各特許発明の実施割合」の各要素を乗じることによって，一審被告の全ライセンシーによるＬＢＰ及びＭＦＰ等の全製品の譲渡金額合計額から本件各特許発明が実施されていない製品が除かれているのであるから，これらの各要素を乗じる部分は削除されなければならない（算定方法１９）。
(3)原判決の「本件各特許発明の寄与度」認定の誤り（争点３－３に関し）
ア原判決の採用する寄与度の算定方法
(ア)まず，本件特許発明の寄与度の分母については，一審被告が基準期間内において保有する日本国特許の数から除外特許等を除いた数値であるＬＢＰ８００９件，ＭＦＰ等１万２３４９件につき，基準期間内において，新たに特許登録されたり，又は，存続期間満了や無効等によって権利消滅が生じることを考慮して，これを２で除した数を分母としている（原判決３０６頁６行～１５行，３０８頁３行～９行）。(イ)次に，本件特許発明の寄与度の分子については，本件特許は，非提示・実施特許であるから，特許発明の寄与度は，当該特許の技術内容や相手方の実施割合，代替技術ないし競合技術の存在とその実施割合，社内評価の状況などを総合的に考慮して決するのが相当である旨判示（原判決３０７頁２行～５行）した上で，本件特許発明は，①被告ライセンス契約の相手方においても相当程度の高率で実施されているものと推認するのが相当であること，②ＬＢＰ及びＭＦＰ等は，様々な種類の多数の技術（特許）が複合されて初めて商品化が可能となる製品であり，個々の特許を抽出した場合，代表特許ではない単なる実施特許について，ライセンス契約全体に対し多大な貢献をしているものとみることは相当ではないこと，③本件特許発明は，他に代替の余地のない必要不可欠な技術ということはできず，ＬＢＰ及びＭＦＰ等の製品化において解決のために必ず本件特許発明を実施する必要があるというものでもないことから，①～③の諸事情を総合的に考慮すれば，本件特許発明は，被告ライセンス契約における基準期間内の前記一審被告保有特許（ＬＢＰにつき４００５件，ＭＦＰ等につき６１７５件）のうちの１件に対し，３０件分の価値を有するものと評価するのが相当である旨判示する（原判決３０７頁６行～３０８頁９行）。
(ウ)また，本件各米国特許及び本件ドイツ特許についても，「本件各特許発明と実質的に同一の特許発明であるから」という理由で，その割合は同率であると認定している（原判決３０８頁１０行～１２行）。
イ３０件分と評価したことに合理的根拠がないこと
しかし，原判決が判示する上記ア(イ)①～③のいずれも，分子である３０件という数値の根拠にはなっていない。なぜなら，上記ア(イ)①～③は，３０件という数値が１０件であろうと６０件であろうと１００件であろうと同様に使い得る理由付けであり，３０件分と評価したことの理由を説明するものでは全くないからである。実質的には，全く何の合理的根拠も無く３０件という数値が示されていることに他ならない。ウすべての特許を分母として算定していることが不合理であること原判決は，譲渡金額につき，「全ライセンシーによる本件各特許発明の実施品の譲渡金額」を採用しておきながら，寄与度においては，本件各特許発明が実施されているか否かにかかわらず，全く実施されていない特許を含むすべての特許をその分母として算定しているのであり，このことが不合理であることは，前記(2)で述べたとおりである。エ１件に対し３０件分の価値を有するという考え方が不合理であること本件特許発明が，被告ライセンス契約における基準期間内の一審被告保有特許（ＬＢＰにつき４００５件，ＭＦＰ等につき６１７５件）のうちの１件に対し，３０件分の価値を有するという，原判決の考え方は，一審被告が保有する各特許は，その昀も低い価値の特許が，少なくともＬＢＰであれば１／４００５，ＭＦＰ等であれば，１／６１７５の価値を有しているという考え方に基づいており，かつ，特に重要性や有用性の高い特許は，その１件に対し，Ｎ件分の価値を有するものと評価され，単純に１／４００５分もしくは１／６１７５件分の１にＮが乗じられて寄与度が算定されるということになるということのようである。
しかし，この算定方法によれば，一審被告保有の基準期間内のすべての特許の寄与度を加算すると，ＬＢＰについては，４００５／４００５（＝１）を超えてしまい，ＭＦＰ等については６１７５／６１７５（＝１）を超えてしまうことになってしまう。仮に，このような結論を回避するため，１件１件の特許がＬＢＰについては１／４００５以下であり，ＭＦＰ等については，１／６１７５以下であると仮定すると，今度は，本件特許発明の寄与度である３０／４００５及び３０／６１５０はいずれも「３０件分」ではなくなってしまい，判決の趣旨と矛盾する。このような原判決の寄与度の算定方法は不合理である。
オ原判決が前提とした事実認定の誤り(1)
原判決は，上記の「本件各特許発明の寄与度」の認定に当たって，①本件各特許発明がゴースト像の発生防止に不可欠な基本特許とまでいうことはできないという事実や，②走査光学系が他の分野に比して特に重要であるものということはできないという事実を前提としているが，これらの事実は，次のとおり真実に反している。


(ア)本件各特許発明はゴースト像の発生防止に不可欠な基本特許という
ことができる
ａ原判決が本件各特許発明の代替技術として認定した四つの技術，すなわち，(ａ)技術Ｂ（被走査媒体上に静止ゴースト像が形成されない光学設計）のうち，ポリゴンミラーが４面以下の場合，(ｂ)技術Ｃ（非平行光束の構成），(ｃ)技術Ｄ（非倒れ補正光学系の構成），(ｄ)技術Ｆ（ダブルパス方式）は，後記のとおり，いずれも本件の代替技術とは言い得ないものである。
ｂ仮に，原判決が代替技術として認定した上記(ａ)～(ｄ)の技術が製品に使用されることがあっても，上記(ａ)～(ｄ)の技術は，本件各特許発明という極めてシンプルかつ優れた技術を凌駕するものではなく，また，これらの技術のうち，(ａ)及び(ｂ)の技術については，一般の法人ユーザーにおいて使用される製品向けの技術としては汎用性がない。これらの技術が使用されているのは，個人ユーザー向けの小型・安価な製品である。(ａ)の技術が一般の法人ユーザーにおいて使用される製品向けの技術としては汎用性がないことは，後記(5)ア(イ)ｃ(ａ)のとおりであって，被告製品における４面のポリゴンミラー使用率は，ごくわずか（２．６パーセント［８／３０５］～３．６パーセント［１１／３０５］）である。また，(ｃ)と(ｄ)の技術についても，後記(5)ア(イ)ｃ(ｃ)(ｄ)のとおり，汎用性のある技術ではなく，ごく限られた製品にしか使用されていない。さらに，仮に乙２０９（「ＭＦＰ等機種番号別／年度別被告出荷金額」）に基づき，ＭＦＰ等における本件各特許発明の実施割合が９０．５９％であると仮定したとしても，９０．５９％の商品においては，本件各特許発明によりゴースト像の問題が解決されているのであるから，(ａ)～(ｄ)の技術が代替技術として使用されていないことになる。このように，ＭＦＰ等において，本件各特許発明が高い確率で実施され，逆に(ａ)～(ｄ)の技術が使用されていないことからも，(ａ)～(ｄ)の技術が代替技術としての実用性がないことが明らかである。
ｃしたがって，本件各特許発明はゴースト像の発生防止に不可欠な基本特許ということができる。
(イ)走査光学系は他の分野に比して特に重要であるａ一審被告が原審において「ＮＰ方式普通紙複写機とレーザー技術を組み合わせたＬＢＰの開発に成功した」と認めている（原審における一審被告準備書面(4)１７頁１２行～１７行）ように，ＬＢＰは，既に確立されたアナログ複写機の原理の流用とレーザー技術すなわち走査光学系に関する技術の組み合わせにより開発されたものであり，アナログ複写機とＬＢＰの違いは，ほとんど光学系に関する技術部分にしかない。このことは，一審被告も原審において自らが作成し提出した乙１１３（技術説明会原稿）において，「…アナログ複写機とＬＢＰとを比較すると，これらの違いは露光方法にあり，電子写真プロセスに関しては，両者に共通です。」（１頁１３行～１４行），「ＬＢＰは，アナログ複写機の原稿の像形成光学系に代えて，走査光学系を備えています。この走査光学系が本件特許発明に係る部分です。」（１頁１９行～２０行）と述べていることからも明らかである。実際，コンピュータから送られてきた文字や画像の情報を，実際に感光体の上に高速にかつ高精度に露光して再現するのは走査光学系であり，走査光学系の技術が劣ったものであったり又は走査光学系に画質劣化させるような致命的な問題が生じれば，それは，プリンタとしての性能そのものを劣化させ又は無価値にするのである。一審被告自身，自己のホームページにおいて，「レーザーユニットはＬＢＰの心臓部」と題するページを作成しており，走査光学系がＬＢＰの心臓部であり，重要な役割を担っていることを説明している（甲７３）。
また，一審被告が提出した「CanonTechnologyHighlights」（乙４３）の９頁においても，走査光学系であるレーザーユニットについて，「超精密に感光ドラムを走査するレーザーユニット」と題し，走査光学系が「電子写真の心臓部」であることを説明している。このように，走査光学系は，ＬＢＰ技術の心臓部として極めて重要なものである。
ｂ原判決は，ＬＢＰ等の製品化に際し，帯電，露光，現像，転写，定着，クリーニング，消耗材，搬送，制御系その他の技術が必要であると認定する（３０１頁下７行～３０２頁５行）が，本来，ＬＢＰの基本構成は，一審被告作成の「ＬＢＰの基礎技術」（乙４４）の２～３頁においても記載されているように，①ビデオコントローラ，②制御部，③光学部及び④電子写真プロセス／紙送り系の四つの系統に分類されるべきである。原判決の認定している帯電，露光，現像，転写，定着，クリーニング，消耗材，搬送，制御系のうち，帯電，露光，現像，転写，定着，クリーニング，消耗材，搬送までは④電子写真プロセス／紙送り系に属し，制御系のみが②制御部に属するのである。原判決の認定した分類は，一つの系統を過度に細分化し，走査光学系の技術的意義を不当におとしめるものである。
また，仮に，原判決のように，④電子写真プロセス／紙送り系という一つの系統を過度に細かく分類したとしても，それによって，走査光学系の価値が低くなるということはあり得ない。なぜなら，ＬＢＰがどんなに多くの技術の組み合わせにより成り立っていたとしても，すべての技術が同じ価値を有していることはあり得ないからである。どんな機械にもその中枢となる部分が必ず存在するのであり，その他の多くの技術を単に並べたところで，中枢部分が極めて重要であるという事実に変わりはない。レーザービームプリンタは，正に，レーザー技術により生み出されたプリンタであり，レーザー技術すなわち走査光学系は，レーザービームプリンタの要である。
カ原判決が前提とした事実認定の誤り(2)
原判決は，上記の「本件各特許発明の寄与度」の認定に当たって，非提示特許であるか否かによって寄与度が大きく異なるという事実認定を前提としているが，次のとおり，この事実認定は誤りであり，また，本件各特許が非提示特許であるとはいえない。
(ア)非提示特許であるか否かによって寄与度が大きく異なるという事実
認定は誤りである


原判決が非提示特許であるか否かによって寄与度が大きく異なる旨判示した根拠は，包括クロスライセンス契約を締結する場合，その交渉において，相互に一定件数の相手方が実施している可能性が高い特許や技術的意義が高い基本特許を相手方に提示し，それら特許に相手方の製品が抵触するかどうか，当該特許の有効性及び実施品の売上高等について協議することにより，相手方製品との抵触性及び有効性が確認された代表特許と対象製品の売上高を比較考慮すること，及び，互いに保有する特許の件数，出願中の特許の件数も比較考慮することにより，包括クロスライセンス契約におけるバランス調整金の有無などの条件が決定されるからという点にある（原判決２６６頁７行～１６行）。しかし，一審被告自身が原審における準備書面の中で記載しているように，「対象特許等が提示される理由は，自社の特許を相手方が実施していることまたは将来実施せざるを得ないことを指摘して相手方に実施許諾の取得の必要性を高めさせて自社に有利な条件を引き出すという実質的な目的…から，契約締結時の相手方の社内決裁手続上の便宜等のため対象特許等の例示をするという半ば形式的な目的まで，場合により様々である。」（原審における一審被告準備書面(4)３０頁下６行～３１頁２行）のであり，また，「…契約によっては全く対象特許等の提示がなされないまま合意に達し契約締結に至ることもある。」（原審における一審被告準備書面(4)３１頁６行～７行）のである。このように，ライセンス契約締結時において提示された特許が，必ずしも競合他社の多数の製品において実施されている重要な特許であるとは限らず，ほとんどあるいは全く実施されていない価値の低い特許が提示される場合もあれば，反対に重要な特許が提示されない場合もある。とすれば，包括ライセンス契約によって一審被告が得た利益のうち各特許が寄与した割合というのは，被告ライセンス契約に関しては，契約締結時に提示されたか否かで判断することはできないのである。したがって，原判決が非提示特許と提示特許で寄与度が異なると考えるべきと判示したことは，その根拠自体が誤りであったのであり，当然，非提示特許と提示特許で寄与度が異なるとする結論も誤りである。
(イ)本件各特許は非提示特許であるとはいえない
ａ原判決は，乙５３～６２及び１９１の陳述書を根拠に，本件各特許は「代表特許」又は「提示特許」として相手方に提示されたことが認められない旨判示している（２６９頁１９行～２５行）。しかし，乙５３～６２の陳述書は，９社から提出されたものであり，その他の企業については一切証拠がない。本件特許は，一審被告自身が認めるように，一審被告の競合他社のほとんどすべてにライセンスされており（原審における一審被告の答弁書１８頁６行～７行，原審における一審被告の準備書面(1)６０頁１０行～１１行），一審被告の提出した陳述書を作成した企業は，一審被告とライセンス契約を締結している企業のごく一部にすぎない。しかも，これらの陳述書は，現実に職務発明訴訟の被告となっている企業（＊＊＊＊＊＊及び＊＊＊＊＊＊＊＊）の従業員や，職務発明訴訟に対して脅威を感じている企業の従業員が，なんら刑事制裁のない環境において作成したものであり，証拠力は極めて低いものである。また，乙１９１の陳述書についても，一審被告の従業員がなんら刑事制裁のない環境において作成したものであるという点においては，上記乙５３～６２と同様であり，その信用性は極めて低いというべきである。
したがって，乙５３～６２及び１９１の陳述書において本件各特許が非提示特許である旨の陳述がなされているからといって，一概に本件各特許が常に非提示特許であったということはできない。ｂ本件各特許発明の性質からすれば提示特許であったと考えるのが自然である。
ライセンス契約の交渉において提示する特許を選別するに当たっては，他社製品において実施されている可能性が高い特許発明及び実施しているか否かの判断が比較的容易な特許発明は，その他の特許発明よりも優先して他社製品における実施の有無が調査されるのが自然である。この点，本件各特許発明の条件式である「α＜４π／Ｎ－Ｗ／Ｄ」の「Ｄ」の値は，ほとんどの場合測定が不要であり，本件各特許発明が他社製品において実施の有無は極めて容易に判明する。また，「Ｄ」の値の測定が必要な場合であっても，その測定は容易である。さらに，これまで述べてきたように，本件各特許発明は，新たな部品等を用いることなく，特別に高度なあるいは複雑な技術を必要とすることもなく，また文字の鮮明さや画像の精細性を損なうことなしに，ゴースト像を除去できるという極めてシンプルかつ画期的な技術に係る発明であり，本件各特許は実質的に回避することが不可能な必須特許である。
したがって，本件各特許発明は，実施状況の調査が容易で，かつ極めて重要であり，他社製品において実施されている可能性が高いのであるから，他社製品において詳細な調査が行われ，かつ，多数の競合他社とのライセンス契約交渉において提示されたと考えるのが自然である。
キ一審原告の主張する本件各特許発明の寄与度の算定方法(ア)算定方法３～８，１０～１７における寄与度につき本件各特許発明の寄与度は，以下のａに記載する「被告取扱規程における実績対価の金額及び発明の等級を基にした算定方法」又は，ｂに記載する「被告取扱規程における実績対価の金額の比較による算定方法」により算定すべきである。
ａ被告取扱規程における実績対価の金額及び発明の等級を基にした算
定方法
(ａ)本件各特許発明の寄与度は，原判決１３１頁９行～１３２頁１４行記載のとおり，以下の算式によって算定された１０．４％を採用すべきである（算定方法３～８，１０）。
「本件特許の実績対価／（特級の特許発明の実績対価×特級の特許発明の件数÷２＋１級の特許発明の実績対価×１級の特許発明の件数÷２＋２級の特許発明の実績対価×２級の特許発明の件数÷２＋３級の特許発明の実績対価×３級の特許発明の件数÷２＋４級の特許発明の実績対価×４級の特許発明の件数÷２＋５級の特許発明の実績対価×５級の特許発明の件数÷２）」
なお，上記の「実績対価」は，被告取扱規程における実績補償の金額であり，「件数」は，一審被告の周辺機器事業部が管理するＬＢＰの光学系に関する特許発明の件数である。
(ｂ)一審被告は，発明対価の評価につき，自社実施度，製品貢献度，技術基本度，他社活用度という様々な観点からのデータに基づき，個々の判定対象特許に関し，慎重に評価を行っており，当該評価基準によって出された判定は，個々の判定対象特許の客観的価値を反映している可能性が高い。
ｂ上記ａで述べたような算定方法が認められない場合，以下のような被告取扱規程における実績対価の金額の比較による算定方法が用いられるべきである（算定方法１１～１７）。