(2)　原告は本件基本シナリオを著作したといえるか。
（原告の主張）
ア　本件基本シナリオは，原告の発意に基づき，総合プロデューサーである原告代表者Ａのほか，原告役員及び社員が共同して職務上作成したものであり，また，原告名で公表することが予定された著作物であるから，職務著作に該当し，著作権法（以下「法」という。）１５条１項により，原告が著作したものである。被告Ｔが，ディレクター（主として営業・外注管理を担当する補助プロデューサー）として本件基本シナリオの作成に何らか関与したことがあるとしても，被告Ｔは，業務委託契約に基づく原告の契約社員であるから，原告が本件基本シナリオを著作したと評価することの妨げになるわけではない。イ　　仮に，原告と被告Ｔとの業務委託契約が，雇用契約ではなく，被告Ｔの行為が職務著作行為ではないとしても，同契約には，被告Ｔの創作活動によって生じた著作権は原告が取得するという合意が含まれている。したがって，原告は，同契約によって，本件基本シナリオについて著作権を取得した。
（被告らの反論）
ア　本件基本シナリオの創作経緯
本件基本シナリオを創作したのは，以下のとおり，被告ガンホーであって，原告ではない。
本件基本シナリオは，被告ガンホーが組織した者によって創作された。被告Ｔは，「グリーン・グリーン」の統括プロデューサーとして，企画の全体を統括する地位にあった。そして，ガンホー取締役のＲがディレクター（監督）として，フリーのＳ及びＰがシナリオライターとして，被告ガンホーの社員であったＭがイラストレーターとして，本件基本シナリオの創作過程に関与した。被告ガンホーは，これらのスタッフのすべてを組織し，制作費，人件費等のすべてを負担している。
イ　被告Ｔの地位
被告Ｔは，被告ガンホーに，平成１２年１０月１日に試験入社し，同年１２月１に正式入社した。
被告Ｔは，同１３年１月２９日には，使用者である被告ガンホーの了承の下で，原告と「グリーン・グリーン」のプロデュースを目的とした業務委託契約を結んだ。これは，「グリーン・グリーン」の販売に関して，原告の広告能力等を活用して，販売促進に結びつける目的で，被告Ｔ自らが原告の会社内で，販売準備活動を統率するために締結したものである。
被告Ｔは，上記業務委託契約締結後も，勤務時間の８割に当たる時間を，被告ガンホーで職務を行い，被告製品の創作等を行っていた。
ウ　被告製品に関する原告の位置付け
そもそも，被告製品は，ソフトウエア製作会社である被告ガンホーが，従業員ら（当時被告ガンホーの正社員であった被告Ｔも含む。）により発案，企画，製作がされたものである。被告ガンホーは，開発費の負担を受け，完成したゲームソフトの販売元とする予定で，原告に，契約の締結等の計画を持ち込んだにすぎない。
ところで，被告ガンホーは，原告を，被告ガンホーが完成させた「グリーン・グリーン」の販売会社と位置付けて，原告との間で，ゲームソフト開発委託契約を締結しようと折衝したが，開発委託金額や支払条件について合意できず，ゲームソフト開発委託契約を締結するに至らなかった。
(3)　被告らの行為は債務不履行行為ないし不法行為を構成するか。
（原告の主張）
ア　被告Ｔの債務不履行
(ア)　原告は，平成１２年１０月，Ａを総合プロデューサーとしてゲームソフト｢グリーン･グリーン｣の製作を企画した。
原告は，原告が発売した前作である「カナリア」の営業・外注管理担当の契約社員であった被告Ｔに対し，補助プロデューサー業務を委託することとし，「カナリア」に関する契約を更新して，同１３年１月２９日，被告Ｔとの間に，契約期間を同年１月１日から１２月３１日とする「業務委託契約」（以下「本件業務委託契約」といい，対象業務を「本件業務」という。）を締結した。(イ)　被告Ｔは，原告の契約社員であるから，①契約により当然に，また，②「本件業務委託契約」の各条項により，専念義務ないし忠実義務を負う。ａ　原告の指示に基づき本件業務を誠実に遂行し，原告の承諾なく本件業務を第三者に委託し，または第三者と共同で遂行しないこと（第１条３項）
ｂ　本件業務の成果を原告に納品すること（第２条）
ｃ　本件業務に関し，著作権その他の権利を主張しないこと（第３条）ｄ　本件業務の履行に関して知り得た業務上及び技術上の情報（グリーン・グリーンのタイトル，キャラクターの名称等を含む）を原告の承諾なしに第三
者に開示しないこと（第１０条）
ｅ　原告の書面による承諾がない限り，本件業務委託契約に基づく一切
の地位を他に譲渡しないこと（第１１条）
(ウ)　被告Ｔは，以下のとおり，上記契約上の義務に違反する行為をした。
ａ　被告Ｔは，平成１２年１２月１日，原告に秘匿して，被告ガンホーの社員となった。同行為は，原告の指示に基づき本件業務を誠実に遂行すべき義務に違反する行為（１条３項違反）である。
ｂ　被告Ｔは，遅くとも平成１３年２月中旬以降，原告のために本件業務委託契約上の業務を遂行せず，原告と敵対関係にある被告ガンホー及び被告サカモトのために本件業務委託契約と同内容の業務を遂行した。同行為は，原告の指示に基づき本件業務を誠実に遂行すべき義務に違反する行為（１条３項違反）である。
ｃ　被告Ｔは，本件業務の成果を原告に納品する債務を履行不能とした（２条違反）。
ｄ　被告Ｔは，被告ガンホー及び被告サカモトのために本件業務委託契約上の業務と同一内容の業務を遂行する過程で，本件業務の履行に関して知り得た業務上及び技術上の情報を，原告の承諾なしに被告ガンホー及び被告サカモトに開示した(１０条違反)。
イ　被告ガンホーの債務不履行
(ア)　原告と被告ガンホーとは，遅くとも平成１３年１月初旬以降，口頭の業務委託（請負）契約を締結した。同契約の内容は，原告が被告ガンホーに対して，「グリーン・グリーン」の製作を発注ないし委託し，被告ガンホーは原告に対し，業務を誠実に遂行し，成果物を原告に納品すべき義務を負うものであった（乙６）。


(イ)　上記契約は，原告と被告ガンホーとの間で，平成１３年１月５日に締結された「覚書」（以下「本件覚書」という。）により書面化され，確認されている。本件覚書は，既に成立した「グリーン・グリーン」の製作業務に関する請負契約に関して，注文者である原告の任意解除権（民法６４１条）の行使を制限する目的で締結されたものである。すなわち，本件覚書は，原告と被告ガンホーの間に「グリーン・グリーン」の製作業務に関する請負契約が存在することを確認し，既に，合意されている契約条件に即した正式契約の書面を「速やかに」作成することを双方に義務付けたものである。
本件覚書には，被告ガンホーから原告に対する覚書解除事由が列挙され，その中に「甲（被告ガンホー）が『企画書』『予算概要書』を乙（原告）に提出してから１ヶ月以内に乙から正式な回答が得られなかったとき。」（３条１号）は，直ちに「業務委託（請負）契約」を解除することができる趣旨が規定されている。したがって，原告にその他の債務不履行事由があれば，被告ガンホーは，催告した上で，「業務委託（請負）契約」を解除できることになる。しかし，解除事由は存在しない。
したがって，被告ガンホーは，遅くとも平成１３年２月１４日の時点において，原告との間で，正式契約としての「ソフトウェア開発委託契約」（乙６）どおりの契約を締結し，契約書を作成する義務を負い，また，「業務委託（請負）契約」に基づき原告に成果物を納品すべき義務を負った。(ウ)　しかるに，被告ガンホーは，平成１３年３月１５日付で被告サカモトとの間に本契約と同一内容の「商品開発契約」（乙４）を締結したのであるから，被告ガンホーの行為は，原告との業務委託（請負）契約上の完成・引渡義務に違反する。
ウ　被告サカモトの不法行為
被告サカモトは，当初，原告と被告Ｔ及び被告ガンホーとの各契約関係を十分に知っていた。
それにもかかわらず，被告サカモトは，被告Ｔを通じて，「グリーン・グリーン」の販売を担当したいと原告に働きかけ，平成１３年３月１５日，被告ガンホーとの間において，｢グリーン・グリーン｣の開発業務を依頼するとの趣旨の「商品開発契約」（乙４）を締結した。被告サカモトの上記行為は，原告の被告Ｔ及び被告ガンホーに対する各契約上の債権を侵害する不法行為である。
（被告らの反論）
ア　被告Ｔの債務不履行について
(ア)　本件業務委託契約の内容
被告Ｔが，原告との間で本件業務委託契約を締結して，原告内で，プロデュース及び広報営業活動等をしたのは，被告ガンホーが企画した「グリーン・グリーン」を商品化するためであった。すなわち，原告には，「グリーン・グリーン」の広報活動を行うことのできる人材がなかったため，被告Ｔ自らが原告に入って，自ら業務を行う必要があると考えたためである。
原告は，本件業務委託契約は，前作である「カナリヤ」に関する業務委託契約を平成１２年１０月１日ころに更新し，これを平成１３年１月２９日に書面化したものである旨主張する。しかし，本件業務委託契約と「カナリア」に関する業務委託契約とは，対象商品が異なること，委託の目的である業務の内容が異なること（前者は，ディレクション・サポートであるのに対して，後者はプロデュース・広報営業活動等）から，更新とはいえない。
(イ)　被告Ｔの義務違反行為の有無
原告と被告Ｔとの間の本件業務委託契約は，被告ガンホーの企画開発する「グリーン・グリーン」に関する業務委託契約であるから，被告ガンホーが原告との間の契約締結を断念し，被告サカモトとの商品開発契約を締結したことにより，被告Ｔの責めに帰すべからざる事由によって履行不能になり，また，その目的も消滅した。よって，被告Ｔの契約上の義務は消滅した。したがって，被告Ｔの義務違反行為は存在しない。
なお，被告Ｔが，被告ガンホーに対して，業務内容を開示することができることは，被告Ｔがそもそも被告ガンホーの従業員であること，「グリーン・グリーン」の企画開発が被告ガンホーにおいてされること等から当然に許される。
イ　被告ガンホーの債務不履行について
(ア)　本件覚書は，原告と被告ガンホーとの間の開発契約が立ち消えになることを阻止するため，また，開発中のゲームの著作権が被告ガンホーに帰属することを確認するため，締結されたものであって，両者間の契約締結義務を定めたものではない。本件覚書の第２条中には，「甲と乙は，（中略）正式契約を締結する。」旨の記載が存するが，訓辞的な意味を有するにすぎない。(イ)　平成１３年３月１０日ころ，被告ガンホーの代表者であるＮは，原告の交渉担当者であるＢに対して，本件覚書について，解約の告知をした。本件覚書の効力は，これにより消滅した。
したがって，平成１３年３月１５日，被告ガンホーが被告サカモトとの間で「商品開発契約」を締結したことは，業務委託契約に違反するものではない。
ウ　被告サカモトの不法行為について
被告Ｔ及び被告ガンホーは，上記ア，イ記載のとおり，遅くとも平成１３年３月１５日以降は，原告に対して何らの義務も負っていないから，被告サカモトの行為は，原告の債権を侵害するものではない。
(4)　損害額
（原告の主張）
ア　著作権侵害による損害
(ア)　被告サカモトは，平成１３年１０月５日，被告製品を発売し，２万本を販売するものとみられるが，これによる被告サカモトの利益は以下のとおりである。
ａ　発売本数　　　　　　　　　２万本
ｂ　１本の卸価格　　　　　４８４０円
ｃ　粗利益率　　　　　　　　　５５％
ｄ　利益額（ａ×ｂ×ｃ）　５３２４万円
被告サカモトの利益額は，原告の損害額と推定される（法１１４条１項）。
(イ)　被告Ｔ及び被告ガンホーは，共同不法行為者として，被告サカモトと連帯して上記被告サカモトの利益額と同額について，損害賠償の責めを負う。
イ　債務不履行行為及び不法行為による損害
原告は，被告Ｔ，被告ガンホーの債務不履行行為及び被告サカモトの不法行為によって，上記アの被告サカモトの利益額と同額の得べかりし利益を喪失した。
よって，被告らは，連帯して，上記アと同額について，損害賠償の責めを負う。
（被告らの反論）
被告サカモトが被告製品を発売した時期，販売本数，卸価格については認め，その余は否認ないし争う。
第３争点に対する判断


１　争点１（本件基本シナリオは著作物といえるか）について本件基本シナリオは別紙著作権目録記載のとおりである。本件基本シナリオには，①「グリーン・グリーン」のシミュレーションゲームとしての作品の特徴，②男女間の恋愛や友情をテーマにしたストーリー展開，③主要登場人物の性格や身体的な特徴等の設定，④その他の登場人物の設定，などが文章により記述されている。上記記述によれば，本件基本シナリオは，作者の個性が発揮されたものであって，思想又は感情を創作的に表現したものといえるから著作物性を有する。２　争点２（原告が本件基本シナリオを著作したか）について本件基本シナリオは，原告の発意に基づいて，原告の業務に従事する者により職務上作成された著作物であるか否かについて検討する。
(1)　事実認定
証拠（甲１，２，６，８，９，１９，乙２，５ないし７，１０ないし２１，枝番号の記載は省略する。以下同様である。）によれば，以下のとおりの事実が認められ，この認定を覆すに足る証拠はない。
ア　本件基本シナリオの製作過程
(ア)　被告ガンホーは，ゲームソフトの企画，開発等を業として行う会社である。被告Ｔは，平成１２年１０月１日，被告ガンホーに雇用（試用，１２月から本採用）された。被告Ｔは，被告ガンホーの企画会議で，自己の高校生活を題材にしたシミュレーションゲームソフトを制作，販売することを提案し，賛同を得たため，同年１１月ころ，「グリーン・グリーン」の基本的な構想をまとめ，被告ガンホーの取締役であるＲの了解を得て，企画を実施することになった。被告ガンホーは，平成１２年１１月ころから，製作スタッフを配し，「グリーン・グリーン」の脚本の製作を開始した。
(イ)　被告ガンホーの組織した製作スタッフ及びその役割分担は，おおむね以下のとおりである。すなわち，①被告Ｔが，プロデューサー業務，コンセプトの決定，広報方法立案，広報活動，外注制作者の召集と仕事発注等を担当し，②Ｎ（被告ガンホーの代表者）が，販売会社から開発資金を調達するための交渉を担当し，③Ｒ（取締役）が，ソフトディレクター等として，開発計画の立案を担当し，④Ｍ（被告ガンホー社員）が，登場キャラクターの絵柄の作成を担当し，⑤Ｐ及びＳ（いずれもフリーのシナリオライター）が，あらすじから台本までの作成を担当することとした。
(ウ)　被告ガンホーは，平成１３年１月３１日，シナリオライターである前記Ｐ，Ｓと，それぞれ「グリーン・グリーン」の製作等に関して業務委託契約を締結した。すなわち，「グリーン・グリーン」の登場キャラクター３人分のシナリオ作成と演出，それに関わる設定の作成，宣伝広告用の素材作成をＰらが行なうこと，これに対する対価の支払を条件として，その成果物に関する著作権を被告ガンホーに譲渡すること，被告ガンホーは，対価として，平成１３年１月末日から同年５月末日まで，月々２０万円を支払うことなどが定められた。(エ)　シナリオ作成の過程は，以下のとおりである。①Ｒが，基本構想である被告Ｔの高校生活を基にして，ゲームとして成立するようなアイデアを提供するとともにストーリーとしての整合性を図るなどし，②被告Ｔが，使用される音楽の傾向と設定，具体的な広告展開のプランや，販売促進に関する必要素材の選定，外注先の選定と交渉を行い，③Ｍが，登場するキャラクターの詳細なデザイン設定を行い，④Ｐ及びＳが，被告Ｔの体験談に脚色を加えて，ストーリーの起伏（起承転結）の設定や，世界観の設定を行って，主要登場人物のキャラクター設定及びサブキャラクターの設定等を具体化して，執筆を進めた。(オ)　被告ガンホーの上記スタッフは，製作活動を進め，平成１３年１月１９日の段階では，「グリーン・グリーン」のシナリオのうち，ヒロイン，サブキャラクターの設定等については，別紙「平成１３年１月１９日でのキャラクター設定」のとおりまで作成し，また，平成１４年２月末日の段階では，「グリーン・グリーン」のシナリオについては，本件基本シナリオのとおりまで作成した。これに対して，原告は，本件基本シナリオの製作に当たり，製作スタッフに対して，指示を与える等の行為をすることはなかった。
イ　被告ガンホーと原告との関係
(ア)　被告ガンホーは，販売会社から，あらかじめ開発資金を受け取って，ゲームソフトの開発を行うシステムを採用している。被告ガンホーは，「グリーン・グリーン」に関して，原告から開発資金の提供を受けて，原告に著作権等を譲渡し，原告において，ゲームソフトの販売を行うこととした。(イ)　被告ガンホーは，シナリオやキャラクター案に従って，ゲームソフトに組み込むためのデジタルデータを作成するための資金を必要としたが，そのための開発資金を原告から受けられなかったので，自己資金によって製作を進めざるを得なかった。
被告ガンホーの代表者であるＮは，平成１２年１２月２１日，原告の代表者であるＡにあてて，とりあえず，契約等を締結しないまま開発をスタートすること，その後，早い段階での原告との契約締結を希望すること，契約締結に至らない場合には，被告ガンホーが支出した開発費の一部は原告に請求し，さらに「版権」を原告に譲渡することはない旨を記載したＥメールを送信した。また，Ｎは，同月２７日，Ａにあてて，契約締結に至らない場合，被告ガンホーから原告に対して請求する開発費の一部は，翌年１月以降に原告が買い取ることを前提に作った有形物に対するものであって，それより以前に被告ガンホーが独自の資金でデザインしたキャラクター，シナリオプロット分は請求をしない旨，それら成果物についての「版権の譲渡」はない旨を記載したＥメールを送信した。
(ウ)　被告ガンホーと原告は，平成１３年１月５日，本件覚書を締結した。本件覚書では，①被告ガンホー及び原告が，「グリーン・グリーン」に関し，正式契約を締結する意思があること，②被告ガンホーが，正式契約の締結に先立ち，本件作品の開発を開始すること，③被告ガンホーが，原告に対し，「企画書」「予算概要書」を提出してから，１か月以内に，原告から正式な回答がない場合等には，被告ガンホーは，本件覚書を直ちに解除し，その時点で被告ガンホーが開発に要した金銭のうち妥当な額の支払を原告に要求することができること，解除された場合には，途中成果物の無体財産権及び所有権のすべては被告ガンホーに帰属する旨などが定められた。
以上の条項に照らすならば，本件覚書は，被告ガンホーが，自己負担で支出した開発資金を原告から確実に受け取るようにする目的で作成されたものとみられる。


(エ)　被告ガンホーは，平成１３年１月１４日，原告に対して，「企画御提案書」と題する書面（以下「企画提案書」という。）を渡した。企画提案書には，製作として「(有)ガンホー」の記載，作成者として被告Ｔの，ディレクターとしてＲの，「ガンホー印」の欄には代表者のＮの，各押印がある。他方，「発売元承印」の欄に，原告の押印があり，「販売概要」として，「フロントウイングだからできる販売戦略の数々」，「大手出版社とのタイアップ展開」，「フロントウイング主催による独自イベントの開催。」などの記載がある。(オ)　企画提案書に記載されたストーリーの内容は，おおむね以下のとおりである。すなわち，その内容は，「①緑豊かな山奥の全寮制男子校で，やるせない日々を送っていた主人公「高崎祐介」（ゲームのプレイヤー）。そんなある日，学校校長が学生に対して重大発表をする。この全寮制男子校に，女子生徒が編入してくることを決定したと。主人公をはじめ男子学生達は，この学校に入学して以来，女の子とまともに話をしたことがないため，不安と期待で一杯となる。②男と女という性差を異文化として捉える。③設定を大自然の中の全寮制学園生活に置く。学校生活という若者に違和感を与えない環境条件と，大自然の中という非日常的かつ新鮮な環境条件を同時に実現させるため，全寮制が設定され，ヒロイン達との時間共有を可能にしている。④主人公が個々のヒロイン達が持つそれぞれの「秘密」に関わる形でストーリーが進展する。ゲーム中に登場する５人のヒロイン達はそれぞれに何らかの「秘密」を抱えており，その各ヒロインが抱えた「秘密」は，主人公の周囲におこる事件の原因であったり，ヒロインの抱える悲しい過去（ヒロインのトラウマとして描写される）であったりする。プレイヤーがヒロイン達と仲良くなればなるほど，その秘密が徐々に明らかになり，「秘密」と「主人公に対する愛」が，「心に残る思い出」につながっていく。」というものである。また，被告ガンホーは，平成１３年３月ころ，原告に対して，本件基本シナリオを渡した。その内容は，別紙著作権目録記載のとおりである。(カ)　被告ガンホーと原告とは，正式契約締結に向けて交渉を続け，被告ガンホーに対して支払うべき著作権譲渡の対価につき，総額３０００万円とすることではおおむね合意がされたが，その支払時期やその他の条件等について，結局合意を得るに至らなかった。
ウ　被告Ｔと原告との関係
(ア)　被告Ｔは，平成１２年１１月ころから，被告ガンホーの従業員として，「グリーン・グリーン」の企画を立ち上げ，開発に関与した。被告ガンホーは，平成１３年１月５日，原告と本件覚書を締結した。次いで，被告Ｔは，平成１３年１月２９日，原告との間で，「グリーン・グリーン」に関して，本件業務委託契約を締結した。同契約は，①被告Ｔは，「グリーン・グリーン」のプロデュース，広報営業活動全般，開発請負先の管理・折衝を行うこととする，②納品スケジュールは，原告と被告Ｔが協議をして，別途定めることする，③ソフトウェアに関わる著作権等は，被告Ｔに属さないこととする，④報酬は毎月１２万円とし，特別経費として３万円を領収書と引き換えに渡すこととし，被告Ｔのロイヤリティは，４％とする，⑤被告Ｔは，業務の履行に関して知り得た業務上及び技術上の情報を原告の承諾なしに第三者に開示しないこととする，⑥契約期間は，平成１３年１月１日から，平成１３年１２月３１日までとすることなどが決められた。
(イ)　原告及び被告ガンホーの各代表者の間で交換したＥメールの記載等（乙１８ないし２０）に照らすならば，原告代表者は，遅くとも，平成１３年１月２９日には，被告Ｔが被告ガンホーに雇用されて，同被告のために業務を行っていることを認識していたことが明らかである。
(2)　著作者に関する判断
(ア)　以上認定した事実を総合すれば，本件基本シナリオの著作者は，原告ではなく，被告ガンホーであると解するのが相当である。理由は以下のとおりである。
すなわち，本件基本シナリオは，被告ガンホーが企画，開発し，商品として市場に供給するためのゲームソフト「グリーン・グリーン」の製作の一段階で作成されたものである。そして，その費用の一切は，被告ガンホーが支出している。被告ガンホーと原告との間の契約は成立せず，原告からは，開発費用等の支払は一切されていなかった。
また，本件基本シナリオを作成したのは，専ら，被告ガンホーの役員，従業員及び被告ガンホーが業務委託契約を締結したフリーのシナリオライター等である。すなわち，プロデューサー業務や広報活動等を担当した被告Ｔ，開発資金調達の交渉等を担当したＮ，開発計画の立案を担当したＲ，登場キャラクターの絵柄の作成を担当したＭはいずれも被告ガンホーの役員ないし従業員であり，脚本の作成を担当したＰらは，被告ガンホーから委託を受けた者であり，その費用も同被告が支出した。他方，Ａその他原告の従業員らが，本件基本シナリオの創作に関与したことはない。
そうすると，本件基本シナリオは，被告ガンホーの発意に基づき，同被告の従業員らが共同して職務上作成したものであり，また，同被告名で公表することが予定された著作物であるから，法１５条１項により，同被告が著作したものであると解すべきである。
(イ)　これに対して，原告は，被告Ｔは，業務委託契約に基づく原告の契約社員として業務を行ったのであるから，原告が本件基本シナリオを著作したと解すべきであると主張する。
しかし，原告の主張は，以下のとおり採用できない。すなわち，①「グリーン・グリーン」の製作，販売については，被告ガンホーを開発先，原告を販売元とする旨が合意されており，これを前提に被告Ｔとの業務委託契約が行われていたとこと，②業務委託契約によれば，被告Ｔの業務内容は，原告が「グリーン・グリーン」の販売元になることを想定して，その販売促進のための活動及び広報活動等であり，実際にも，広報活動を中心に業務を実施していたこと，③原告の代表者も，被告Ｔが被告ガンホーの従業員として「グリーン・グリーン」に関する活動を行っていることを十分知っていたこと，④そもそも，本件基本シナリオの作成は，被告Ｔが原告と業務委託契約を締結した平成１３年１月２９日には，その大部分が完了していたこと等の事実に照らすならば，被告Ｔが，原告との間で，業務委託契約を締結したからといって，本件基本シナリオの著作者が被告ガンホーであるとの前記認定を左右することにはならない。
３　争点３（被告らの行為は債務不履行行為ないし不法行為を構成するか）につ
いて
(1)　被告Ｔの債務不履行
ア　事実認定
証拠（乙４，９ないし１１，１７，２０）によれば，以下の事実が認められる。


(ア)　原告と被告Ｔとの本件業務委託契約において，被告Ｔの業務内容は，原告が「グリーン・グリーン」を販売するに際して，その広報活動等を行うことであった。
(イ)　他方，原告の代表者のＡらや被告ガンホーの役員であるＲらは，平成１３年３月１０日ころ，「グリーン・グリーン」に関し，著作権を譲渡して，原告がゲームソフトの販売を行うという内容の契約の締結に関して交渉をしたが，条件が折り合わず，交渉は決裂し，被告ガンホーの代表者であるＮは，原告に対し，口頭で，契約する意思は無いことを伝えた。そして，同年３月１５日，被告ガンホーは，被告サカモトを販売元とすることとして，商品開発契約を締結した。(ウ)　被告Ｔは，同年３月１５日以降は，原告から被告サカモトに引き継ぐための切り替えの時期や方法について，原告及び被告サカモトらと交渉をしたが，支払等に関する合意ができず引継ぎも難航した。
もっとも，原告と被告ガンホーは，同年３月２１日，別途，家庭用ゲームソフトのグラフィック製作の業務委託契約を結んだため，被告Ｔは，同年４月の中旬までは，これに関連する原告の業務も担当した。同家庭用ゲームソフトの業務に関して被告Ｔと原告との間に業務委託契約はなかった。(エ)　そして，被告Ｔは，同年４月ころ，Ａから，本件業務委託契約を解除する旨の告知を受けた。そこで，被告Ｔは，同年５月３日，Ａにあてて，上記口頭での契約解除につき正式書面での通知をほしいなどと記載したＥメールを送信した。Ａは，同月９日，被告ガンホーにあてて，「御社からの正式な意思表明と認識しております。」とのＥメールを送信した。
(オ)　被告Ｔは，同年９月３日，原告に対し，既に原告から支払を受けた本件業務委託契約に基づく報酬につき，源泉徴収分を除く全額の５４万円を返金して，被告Ｔと原告との業務委託契約の精算は終了した。
イ　判断
上記認定した事実を基礎として，以下のとおり判断する。(ア)　前記のとおり，原告の代表者も，被告Ｔが被告ガンホーの従業員として「グリーン・グリーン」に関する活動を行っていることを十分知っていたと認められる。したがって，被告Ｔが，原告に秘匿して，被告ガンホーの従業員となったことが被告Ｔの債務不履行を構成するとの原告の主張は前提を欠き失当である。(イ)　本件業務委託契約が締結された後である平成１３年２月中旬以降３月１５日までの間，被告Ｔが，本件業務委託契約に基づく業務を遂行しなかったことを認めることはできない。また，被告ガンホーと原告との契約交渉が決裂した同年３月１５日以降は，被告Ｔが原告のために「グリーン・グリーン」に関する広報活動等の業務を行うことは，原告及び被告Ｔの双方にとって無意味となった。被告Ｔは，本件業務委託契約の解消の意思を原告代表者のＡに伝えるとともに，原告から正式な契約の解除の意思が表明された後，すみやかに受領した報酬の全額を返還している。
したがって，被告Ｔには，業務を誠実に遂行する義務に反する行為はなく，また，業務成果を原告に納品する義務に反する行為もない。(ウ)　また，本件全証拠によるも，被告Ｔが業務上の情報を，本件業務委託契約の趣旨に反して，被告ガンホー，被告サカモトらに開示したことを伺わせる事実は認められない。
(2)　被告ガンホーの債務不履行
原告は，被告ガンホーとの間で，平成１３年１月初旬以降，業務委託契約関係が存在するに至ったと主張する。しかし，上記認定のとおり，平成１３年１月初旬ころ，原告と被告ガンホーは，正式な開発委託契約を締結すべく交渉を継続していたのであり，被告ガンホーは，原告に対し，何らの契約上の義務を負っていない。この点に関する原告の主張は失当である。
また，原告は，被告ガンホーとの間で締結した本件覚書は，原告及び被告ガンホー双方に正式契約の書面を速やかに作成することを双方に義務付けるものであると主張する。しかし，原告と被告ガンホーとの間で締結された本件覚書は，前記認定のとおり，原告と被告ガンホーとの間で，被告ガンホーが正式契約の前に先行的に開発を行い，その後速やかに両者間で正式な契約を締結するが，一定の事由がある場合に被告ガンホーは本件覚書を解除して，原告に対して，既に被告ガンホーが支出した開発費用を請求できることなどを内容とするものであり，先行的に開発を進めることとなる被告ガンホーが，将来原告から開発費用の支払を受けられることを目的として締結したものであって，被告ガンホーに，原告との間で正式契約を締結する義務を負わせることを内容とするものと認めることはできない。したがって，原告の主張には理由がない。
(3)　被告サカモトの行為について
上記(1)，(2)の認定によれば，被告ガンホーと被告サカモトが開発委託契約を締結した平成１３年３月１５日，被告Ｔ，被告ガンホーはいずれも原告に対して，「グリーン・グリーン」に関して何らの契約上の義務を負っていないのであるから，原告の債権侵害を理由とする不法行為の主張については理由がない。
第４結論
よって，その余の点を判断するまでもなく，原告の請求はいずれも理由がない。
東京地方裁判所民事第２９部
裁判長裁判官　　　　飯    村    敏    明裁判官        今    井    弘    晃裁判官        大    寄    麻    代
目　　　　録
題　名：『グリーン・グリーン』
ソフトウエアの形式：ＰＣゲーム
（対応機種：ウインドウズ98／ME／2000）
ソフトウエアの形態：CD－ROMおよびDVD
ジャンル：アドベンチャーノベル
以上
著作権目録
『グリーン・グリーン』の基本シナリオ
１　作品の特徴
前作『カナリア』が導入して好評であった手法を再現し，登場人物ごとにボーカル入りのイメージソングを設定するとともに，オープニングテーマ1曲，エンディングテーマ6曲の合計7曲のオリジナルソングを収録することにより，音楽的付加価値の高い作品とする。
２　ストーリー展開
（設定：「起」）
緑豊かな山奥の全寮制男子校で，やるせない日々を送っていた主人公「高崎祐介」（ゲームのプレイヤー）。そんなある日，学校校長が学生に対して重大発表をする。この全寮制男子校に，女子生徒が編入してくることを決定したと。主人公をはじめ男子学生達は，この学校に入学して以来，女の子とまともに話をしたことがないため，不安と期待で一杯となる。


そんな男子学生達の不安と期待をよそに，試験的に女子生徒が全国から転入してきて，ドタバタコメディタッチのストーリーが展開されていく。このように，導入部は，男と女という性差を異文化として捉えることで新鮮な印象を与えることに重要なポイントを置いている。
もう一つのポイントは，設定を大自然の中の全寮制学園生活に置いたことにある。学校生活という若者に違和感を与えない環境条件と，大自然の中という非日常的かつ新鮮な環境条件を同時に実現させるため，全寮制が設定され，ヒロイン達との時間共有を可能にしている。
（「承」）
男の子が，異性に対して一方的な期待を持っているのに対し，ヒロイン達はどれも個性的で，主人公にとっては予測不可能な生き物に映り，不安は戸惑いへ変化する。そのうち，自分が抱いた理想と現実とのギャップが失望に変わるにつれて，男の子と女の子は，お互いが対立するようになる。
（「転」）
ゲームとしての細部のストーリー展開に，複数のパターンが用意される。細部展開の中で，主人公が個々のヒロイン達が持つそれぞれの「秘密」に関わる形でストーリーが進展する。ゲーム中に登場する5人のヒロイン達はそれぞれに何らかの「秘密」を抱えており，その各ヒロインが抱えた「秘密」は，主人公の周囲におこる事件の原因であったり，ヒロインの抱える悲しい過去（ヒロインのトラウマとして描写される）であったりする。
主人公がヒロイン達と仲良くなればなるほど，徐々にヒロインの「秘密」を知ることとなり，感情移入しやすい状況がつくられる。
（「結」）
昀終的には，主人公が，どのヒロインとのコミュニケーションを推進したとしても，ゲームとして設定している正しい選択枝を歩んでいけば，学校の共学化へ向けて男の子と女の子が協力しあうようになるというハッピーエンドとなる。他方で，恋愛ストーリーとしてのゴールがあり，主人公がヒロインと結ばれることもある。
３　主要登場人物の設定
①ヒロイン設定
ⅰ千歳　みどり（ちとせ　みどり）
身長158センチ。Ｄカップ。
好奇心旺盛で，何にでも首を突っ込みたがる。天然ボケ。ずっと外国で暮らしていたらしく，日本での生活に疎い。かなり，とんちんかんな言動が目立つため，ちょっと変わった子と思われているが，快活で気さくな性格と，無邪気な顔に似合わない胸の大きさで男の子の人気は何気に高い。
ⅱ朽木　双葉（くちき　ふたば）
身長164センチ。Ｂカップ。
勝気で気が短い。しばられたり，枠にはまった考えが嫌い。クラスの女の子のリーダー的存在で，男子特に天神とは仲が悪い。生家は平安時代より『植物を操る』と言われる陰陽師の家系。その自分の家系を古臭いと馬鹿にしている。厳しい陰陽師への反発から，この学校へやってきた。胸が小さいのが密かな悩み。
ⅲ朽木　若葉（くちき　わかば）
身長153センチ。Ｃカップ。
健気で誰にでもやさしい，姉とは反対の性格。人の役に立つのがうれしいらしく，困っている人を見ると放っておけない。幼い頃から世話しているサボテンの鉢植えをいつも持ち歩いている。サボテンは人の心がわかるというのが口癖。姉の双葉にくっついて編入してきた。趣味は園芸。
ⅳ美南　早苗（みなみ　さなえ）
身長145センチ。Ａカップ。
主人公の1年後輩で，ちょっと無口な女の子。人付き合いが苦手なので控えめなところもあるが，仲良くなれば明るく話す。あまり体は丈夫な方ではないようで，いつもビタミン剤を持ち歩いて飲んでいる。
ⅴ飯野　千草（いいの　ちぐさ）
身長170センチ。Ｅカップ。
共学試験期間中，女子生徒のメンタルケアを目的にやってきた先生。普段は保健室で共学化による悩みごとや不便なことなど女子から相談を受けている。胸が大きいので，男子生徒から影で「Ｅの巨乳」と名前をもじって言われている。
②サブキャラクター設定
ⅰ小林　樹（こばやし　いつき）
身長165センチ。
主人公のクラスメイトで同室者。入学したときから一緒のクラスで，仲良くやっている。「男らしい」のがモットーのようで，困っている人やイジメなどを放ってはおけない。一部の男子からも人気がある。
ⅱ天神　泰造（てんじん　たいぞう）
九州出身で主人公のクラスメイト。柔道部に所属している。大きく豪放なみかけとは裏腹に，結構気は小さい。可愛い子を見るたびに，「寝技行きたいですタイ」とか言う。
ⅲ轟　やすし（とどろき　やすし）
四十歳独身の主人公たちの担任にして寮長。陰険な性格で主人公達をいびることが生きがい。広島出身だが関西弁を話す。
別紙「平成１３月１月１９日でのキャラクター設定」
ａ　千歳　みどり（ちとせ　みどり）
身長１５８センチ。Ｄカップ。
２年生。好奇心旺盛で，何にでも首を突っ込みたがる。天然ボケ。ずっと外国で暮らしていたらしく，日本での生活に疎い。かなりとんちんかんな言動が目立つため，ちょっと変わった子と思われているが，快活で気さくな性格と，無邪気な顔に似合わない胸の大きさで男の子の人気は何気に高い。
ｂ　朽木　双葉（くちき　ふたば）
身長１６４センチ。Ｂカップ。
２年生。勝気で気が短い。しばられたり，枠にはまった考えが嫌い。クラスの女子のリーダー的存在で，男子，特に天神とは仲が悪い。生家は平安時代より「植物を操る」と言われる陰陽師の家系。その自分の家系を古臭いと馬鹿にしている。厳しい陰陽師の父への反発から，この学校へやってきた。胸が小さいのが密かな悩み。
ｃ　朽木　若葉（くつき　わかば）
身長１５３センチ。Ｃカップ。
１年生。健気で誰にでもやさしい，姉とは反対の性格。人の役に立つのがうれしいらしく，困っている人を見ると放っておけない。幼い頃から世話しているサボテンの鉢植えをいつも持ち歩いている。サボテンは人の心がわかるというのが口癖。姉の双葉にくっついて編入してきた。実は双葉が幼少時に作り出したサボテンの式神。趣味は園芸。
ｄ　美南　早苗（みなみ　さなえ）
身長１４５センチ。Ａカップ。
１年生。明るい性格なのだが，入院生活が長く，学校に通うのは今回が初めて。そのせいで人との付き合い方がわからず，あまり心を開かないために暗く無口だと思われている。子供の頃から飲んでいる薬のせいで，身体がほとんど発達していない。動物と自然が好きで，将来は獣医になりたいなあとぼんやり考えている。
Ｅ　飯野　千草（いいの　ちぐさ）
身長１７０センチ。Ｅカップ。


主文
被告人を罰金６万円に処する。
その罰金を完納することができないときは，金５０００円を１日に換算した期間，被告人を労役場に留置する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
（犯罪事実）
被告人は，平成１７年４月１８日午前１１時２８分ころ，公安委員会が道路標識により，その最高速度を４０キロメートル毎時と指定した神戸市Ａ区Ｂ通ａ丁目ｂ番ｃ号付近道路において，その最高速度を３３キロメートル超える７３キロメートル毎時の速度で普通乗用自動車を運転して進行した。（証拠（括弧内の甲乙の表示及び番号は，証拠等関係カードの甲乙の符号）及び番号を示す。他の欄においても同じ）。
省略
（補足説明）
１弁護人は，被告人は判示の日時・場所において普通乗用自動車を運転して進行していたものの，その際の速度が時速７３キロメートルであるとは認められないと主張し，被告人も弁護人の主張に沿う供述をしている。しかしながら，当裁判所は，判示のとおり認定したので，以下その理由について補足して説明することとする。
２関係各証拠によれば，以下の事実が明らかである。(1)兵庫県Ｃ警察署の警察官Ｄらは，平成１７年４月１８日午前１１時１９分ころから午後０時５６分ころまでの間，判示の道路（以下「本件現場付近道路」という）において，本件現場付近道路の南側の車道に。接する歩道の縁石上に取り付けた三脚上に設置したＥ株式会社製の○○ー○○○○/○○形レーダスピードメータ（以下「本件速度測定装置」という）を投射角２５度に設定して使用して，東方から西方に向け走。行してくる車両について，速度違反の取締りを行った（以下，この取締りを「本件取締り」ということがある。。）
(2)本件当時，本件現場付近道路は，片側２車線の直線道路となっており，最高速度４０キロの速度規制がされていた（なお，進行方向に向かって左側からそれぞれ「第１車線「第２車線」という。また，本件」，。）速度測定装置の設置地点から東方約１００メートルには，信号機による交通整理が行われている交差点（以下「本件交差点」という）があっ。た。
なお，本件速度測定装置は，いわゆるドップラー効果を利用して，送信した電波ビーム内を走行する車両に反射した電波を受信し，その周波数の変化から車両の速度を測定する装置であるが，本件当時，同装置は正常に作動していた。
(3)被告人は，判示の日時に，普通乗用自動車（以下「被告人運転車両」という）を運転して，本件現場付近道路を東方から西方に向けて。走行していたが，Ｄが本件速度測定装置により被告人運転車両に向けて電波ビームを送信してその速度を測定したところ，時速７３キロという測定結果（以下「本件測定結果」という）が出た。。(4)本件取締りにおいて停止係として従事した警察官Ｆは，速度違反車両の存在を知らせる警報音を聞き，まず第２車線上を走行していた車両を停止させた後に，被告人運転車両を停止させ，記録装置操作係の警察官に対しどちらの車両が違反車両なのか確認した。
３検討
(1)弁護人は，本件測定結果につき，被告人運転車両の速度をＤが測定した際に，第２車線上の２重又は３重のドップラー効果が発生しうる位置にＦが停止させた車両又はその他の車両が走行していたため，被告人運転車両について実際の速度と異なる速度が測定された可能性を指摘する。
，(2)そこで，被告人運転車両の速度を測定した際の状況についてみるとＤは「被告人運転車両の速度を測定した際には第２車線も含めてその，前後５０メートルに他の車両はなかったので，記録装置操作係に『１車，白色，普通乗用，３３５，単独』と通報した『単独』とは，測定時に。前後に他の車両がないという意味である」旨証言している。。関係各証拠によれば，①Ｄは，本件取締り時までに６年ほど現認測定係として従事した経験があること，②Ｄの測定位置から本件現場付近道路の道路状況が明確に視認できること，③本件速度測定装置の操作説明書には，投射角２５度の場合には電波を発射し５０メートル以内に他車がいないことを確認する旨記載されており，Ｄもその記載に従った測定をした旨明言していること，④被告人運転車両の速度を測定したのは本件取締り開始から約１０分後である上に，それまでに既に２件の速度違反を検挙していたことに徴すると，誤測定のおそれのある車両を後日の紛糾の可能性を押してまであえて検挙しなければならない必要性があったとは解されないこと，⑤「速度取締用通報記録紙」の走行状況欄には「単独」という記載や，速度測定カードのうち記録装置操作係の警察官が作成した部分には「①白フジ   ３３５単独」との記載があり，それらの記載はその筆跡などに照らしてＤの証言を裏付けていることが認められ，これらを考え併せると，上記Ｄ証言には高度の信用性を認めることができる。
(3)これに対し，被告人は「本件現場道路付近の第２車線上は，車両が，渋滞していた」旨公判廷において供述する。しかしながら，被告人の。公判供述は上記のとおり信用できるＤ証言に反するばかりか，被告人が供述するように第２車線が渋滞しているような状況にあったのであれば，上記認定のとおりＦが速度違反を犯した可能性のある車両であるかもしれないとして第２車線を走行している車両を停止させるという行動に出るとは考え難いから，上記の被告人の公判供述は信用性に乏しいというべきである。
また，被告人は「本件交差点の手前で警察官が何らかの取締りをし，ているのに気付いたので，制限速度を超過して進行したことはない」旨公判廷において供述している。しかしながら，①既に指摘したとおり第２車線が渋滞していたという被告人の公判供述の重要部分が信用できないことに加え，②速度制限違反の事実を認める旨記載された交通事件原票の供述書欄に被告人が署名指印していること，③被告人の母親も被告人運転車両が速度を出していなかった旨証言しているが，その証言は特段の根拠を示すことのない感覚的なものにすぎない上に，被告人との関係も考慮すると，その証言に被告人の供述を裏付けるだけの証拠価値があるとは解されないことに照らして，この点に関する被告人の公判供述も信用することはできない。


平成１２年(ワ)第１４２２６号　不正競争行為差止等請求事件（以下「甲事件」という。）
平成１４年(ワ)第４４８５号　不正競争行為差止請求権不存在確認等請求事件（以下「乙事件」という。）
口頭弁論終結日　平成１４年１０月１１日
判　　　　　　決
甲事件原告・乙事件被告（以下，「原告」という。）
フレデリック・ウォーン・アン
ド・カンパニー・リミテッド
甲・乙両事件訴訟代理人弁護士　　　　小    泉    淑    子同　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥    海    哲    郎同　　　　　　　　　　　　　　　　　菅          尋    史同　　　　　　　　　　　　　　　　　石    毛    和    夫甲事件訴訟代理人弁護士　　   　　   志　　賀　　裕　　二同　　　　　　        　　　　　　　道    下          崇甲事件被告・乙事件原告（以下，「被告」という。）
株式会社ファミリア
被告訴訟代理人弁護士　　　　　　　　三　　山　　峻　　司同　　　　　　　　　　　　　　　　　小　　野　　昌　　延
主　　　　　　文
１　被告は，別紙被告表示目録記載の表示を付した商品を製造してはならない。
２　被告は，別紙被告表示目録記載の表示を付した被告製造に係る商品を譲渡し，譲渡のために展示し，並びにその包装及び広告に上記表示を使用してはならない。
３　被告は，別紙被告表示目録記載の表示を付した被告製造に係る商品を廃棄せよ。
４　被告は，原告に対し，金３７２万９３７６円及びこれに対する平成１２年７月２７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。５　原告のその余の請求をいずれも棄却する。
６　被告の請求をいずれも棄却する。
７　訴訟費用は，甲事件，乙事件を通じて，これを４分し，その１を原告の負担とし，その余を被告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
１　甲事件
(1)　主文第１項ないし３項と同旨。
(2)　被告は，原告に対し，金３７５０万円及びこれに対する平成１２年７月２７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(3)　被告は，原告に対し，別紙商標権目録記載(1)ないし(6)の商標権について，平成１１年１０月１９日の譲渡契約による移転登録手続をせよ。
２　乙事件
(1)　原告は，被告に対し，被告が別紙物件目録１及び２記載の衣類を販売及び販売のために展示することについて，不正競争防止法に基づく差止請求権及び損害賠償請求権を有しないことを確認する。
(2)　原告は，被告に対し，不正競争防止法に基づいて上記衣類の廃棄を求める権利を有しないことを確認する。
第２　事案の概要
１　争いのない事実等
(1)　原告及び原告商品化事業の経緯等
ア　原告は，ベアトリックス・ポター（以下「ポター」という。）が創作したピーターラビットという名のうさぎを登場人物とする「ピーターラビットのおはなし」を始めとする一連の絵本の出版を１９０１年に開始し，１９０３年にはピーターラビットの人形について英国特許を取得してピーターラビットの商品化事業（以下原告によるピーターラビットに関する商品化事業を「原告商品化事業」という。）を開始した（甲事件の甲１の１，２，以下特に断らない限り甲事件の書証番号である。）。
イ　原告は，その後１９８３年にペンギンブックス社の子会社となり，また１９８４年にはコピーライツ社を全世界における原告商品化事業に関する原告のエージェントとして，原告商品化事業の拡大を図ってきており，現在ではライセンシーは世界中で約３５０社を数え，１９９９年度の年間のロイヤルティ収入は年間１４００万ドルに上っている（甲１の１，２）。
ウ　原告は，日本において，昭和４６年（１９７１年）に有限会社福音館書店（以下「福音館」という）を通じて「ピーターラビットのおはなし」の絵本の販売を開始し，昭和５１年（１９７６年）には福音館を日本における原告商品化事業のエージェントとし，被告とライセンス契約を締結するなどして，日本における原告商品化事業を開始した（甲１の１，２）。
(2)　被告及び被告表示の使用等
ア　被告は，乳幼児及び子供用品の製造加工販売等を業とする株式会社である。
イ　被告は，別紙被告表示目録記載の表示（以下，「被告表示(1)」等といい，これらをまとめて「被告表示」という。）のうち，被告表示(1)ないし(3)を付した子供用被服，文房具，日用雑貨品等の商品を製造販売していた（甲１３，２２，２３，３２，甲３３の１，２，甲３４，甲３５ないし４１の各１，２，甲６９，７０，７１，９２）。
なお，平成１３年１２月７日被告表示(1)(2)(4)を付した被告製造に係る商品の譲渡等を禁止する仮処分命令（以下「本件仮処分命令」という。）が発せられ，その後被告は上記商品を販売していない。
ウ　被告は，別紙物件目録１及び２記載の衣類（以下「本件衣類」という。）を製造販売することを予定している（乙７４，検乙１，２，４，乙事件における甲１，弁論の全趣旨）。
(3)　原告と被告の契約関係


ア　原告と被告は，昭和５１年（１９７６年）９月２３日，原告商品化事業に関するライセンス契約（以下「第１ライセンス契約」という。）を締結した。第１ライセンス契約は，昭和６２年（１９８７年）９月３０日に新たなライセンス契約（以下「第２ライセンス契約」という。）に改定された。第２ライセンス契約は，平成１１年（１９９９年）１０月１９日をもって終了し，その後現時点に至るまで，原告と被告との間に契約関係は存在しない。イ　また，原告，被告，福音館は，昭和６２年（１９８７年）９月３０日，同年４月１３日付けの「レター　オブ　アグリーメント（LetterofAgreement）」（以下「本件合意」という）を締結した。
(4)　被告名義の商標権の存在
被告は，別紙商標権目録記載(1)ないし(6)の商標権の登録名義人である（以下，別紙商標権目録記載の商標権を「本件商標権(1)」等といい，これらをまとめて「本件商標権」という。）。
被告は，本件商標権(7)ないし(10)の登録名義人であった。本件商標権(8)及び同(10)については，存続期間が満了し，被告による更新手続はされていない。被告は，本件商標権(7)及び同(9)を放棄し，特許庁に対し，平成１３年１１月８日付けで「放棄による商標権抹消登録申請書」を提出した（乙４５の１，２）。
２　本件の請求
(1)　甲事件は，原告が被告に対し，①別紙原告表示目録記載の表示（以下「原告表示」という。）は，原告及び原告商品化事業を行っているグループの商品表示又は営業表示として周知著名であるところ，被告は，これと同一である被告表示を使用している又は使用するおそれがあると主張して，不正競争防止法２条１項１号，２号及び３条１項に基づいて，被告表示を付した商品の製造，被告表示を付した被告製造に係る商品の譲渡及び譲渡のための展示並びにその包装及び広告に被告表示を使用することの差止めを求めると共に，同法４条に基づいて損害賠償を請求している事件と②本件合意に基づいて本件商標権(1)ないし(6)の移転登録手続を求めている事件である。
(2)　乙事件は，被告が原告に対し，被告が本件衣類を販売及び販売のために展示する行為は不正競争行為に該当しないとして，同法に基づく差止請求権，損害賠償請求権及び廃棄請求権がそれぞれ存在しないことの確認を求めている事件である。
３　本件の争点
【甲事件】
(1)　被告の被告表示使用行為が，不正競争防止法２条１項１号，２号の各要件
に該当するかどうか
(2)ア　本件商標権(1)ないし(6)に基づく適用除外の成否
イ　先使用による適用除外の成否
ウ　被告による本件商標権(1)(2)の時効取得の成否，同商標権に基づく適用
除外の成否
エ　不正競争防止法２条１項２号の不正競争行為についての同法附則３条１
号による適用除外の成否
(3)　被告は原告に対し本件合意に基づいて本件商標権(1)ないし(6)について移
転登録義務を負うかどうか
(4)　原告が被った損害額
【乙事件】
(5)ア　訴えの適法性
イ　被告による本件衣類の販売等が，不正競争行為に該当するかどうか
第３　争点に関する当事者の主張
１　争点(1)について
【原告の主張】
(1)　周知ないし著名な原告商品等表示の存在
原告表示は，原告及び原告商品化事業を行っているグループ（以下「原告グループ」という。）を示す商品表示又は営業表示として周知著名である。
(2)　原告表示と被告表示の同一性
被告は，被告表示(1)ないし(3)を付した子供用被服，文房具，日用雑貨品等の商品を製造販売しており，被告表示(4)についても，これを商品に使用するおそれがあるところ，被告表示は，いずれも原告表示と同一である。
(3)　誤認混同のおそれの存在
被告が被告表示を使用してその商品の販売行為を行う場合，これが原告商品化事業の一環として行われ，被告が原告グループの一員であるとの誤信が生ずる。
【被告の主張】
いずれも争う。
(1)　原告が商品化事業を行うグループを形成しているということはない。(2)　被告の商品は，我が国において衣類では著名な表示である「familiar」の欧文字が明瞭に表示されており，著名な被告の店舗でのみ販売されている上，「familiar」の欧文字が表示されたハンガーにつるされ，「familiar」の欧文字が表示された紙袋に入れて販売されているから，被告表示が付された商品が具体的取引の実情下において原告の商品と誤認混同されるおそれはない。
２　争点(2)について
【被告の主張】
(1)　本件商標権(1)ないし(6)に基づく適用除外ア　被告は，本件商標権(1)ないし(6)の名義人であり，実質的な権利者である。したがって，本件商標(1)ないし(6)と同一性を有する被告表示を使用することは不正競争行為に該当しない。
イ　原告は，もともと商標権の取得には関心がなかったのであり，また，被告と原告は，第２ライセンス契約とは別に，本件商標権について本件合意を締結したところ，本件合意においては，被告が本件商標権を有すること，本件商標権に関しては，被告の方からライセンス契約の解消を望まない限り，原告に返還する義務はないこと，本件商標権は，第２ライセンス契約の対象ではないことをそれぞれ確認しているから，本件商標権(1)ないし(6)は，実質的にも被告に帰属するものである。
ウ　本件商標権に係る商標登録の出願がされた当時，我が国において，「ピーターラビット」や「ＰＥＴＥＲＲＡＢＢＩＴ」は知られていなかった。これらが我が国で知られるようになったのは，被告の功績である。
(2)　先使用による適用除外
被告は，原告表示が需要者の間で広く認識される前から，被告表示を不正の目的でなく使用していた。したがって，被告は，被告表示について，不正競争防止法１２条１項３号，４号の先使用権を有する。
(3)　被告による本件商標権(1)(2)の時効取得被告は，本件商標権(1)(2)をその各登録時点から自己のためにする意思を以て平穏かつ公然に行使する者であり，２０年以上にわたり継続して本件商標権(1)(2)を使用してきた。したがって，被告は，本件商標権(1)(2)を時効により取得した。


被告は，平成１４年３月１５日の第１４回弁論準備手続期日において，同時効を援用する旨の意思表示をした。
(4)　不正競争防止法２条１項２号の不正競争行為についての同法附則３条１号
による適用除外
被告は，平成６年５月１日前に被告表示の使用を開始し継続して使用してきたから，不正競争防止法２条１項２号に該当することを理由として，被告表示の使用が不正競争行為となることはない。
【原告の主張】
(1)　本件商標権(1)ないし(6)に基づく適用除外についてア　被告は，本件商標権(1)ないし(6)の登録名義人であるが，これらは，名目的，便宜的，形式的なものであり，本件商標権(1)ないし(6)に関する実質的な権利は，原告に帰属している。
原告表示は，本件商標権が出願された当時海外はもとより我が国においても周知著名であったことからすると，被告は，原告の承諾がなければ本件商標権を登録することができなかったものである。
イ　被告は，本件合意に基づいて，原告に対し，本件商標権(1)ないし(6)を速やかに譲渡すべき義務を負っている。
ウ　したがって，原告の不正競争防止法違反の主張に対して，被告が本件商標権(1)ないし(6)に基づく適用除外を主張することは権利の濫用である。
(2)　先使用による適用除外について
ア　遅くとも，被告の商品が製造販売される直前である昭和５１年には，原告表示が原告の商品表示又は営業表示として著名又は周知であったというべきである。
イ　仮に，原告表示が昭和５１年以後に著名周知となったとしても，被告は，当初原告とのライセンス契約に基づいて原告表示を使用していたものであるから，当該ライセンス契約が終了した後は，不正の目的が存在するというべきである。
また，被告は，被告表示のみを付した商品を正規ライセンシーの商品と混ぜて展示販売しており，このような使用態様からしても，不正の目的が存在するというべきである。
(3)　取得時効について
被告が本件商標権(1)(2)を所有の意思を以て占有していたとはいえないから，被告が本件商標権(1)(2)を時効取得することはない。(4)　不正競争防止法２条１項２号の不正競争行為についての同法附則３条１項
による適用除外について
ライセンス契約終了後の被告の被告表示の使用は，それまでの使用とは質的に異なり，また，ポターが著作したピーターラビットの図柄とともに使用していたものが図柄を使用しなくなるという態様の違いがあるから，被告が被告表示を平成６年５月１日より前から使用していたということはできない。また，被告は，本件仮処分命令によりすでに３か月以上，被告表示を使用していないから，継続して使用しているとはいえない。
３　争点(3)について
【原告の主張】
(1)　本件合意には，以下の定めがされている。
「Warnerecognisesthat   Familiaristhe   ownerofcertain   trademarksinJapanwhich   Familiarregisteredin   Familiar'snamewith   theapprovalofWarneinorder   topreventthird   partiesfromusing   Familiar'srightsinJapanandthat   thesetrademarks   arenotthe   subjectofthe   saidAgreement.Intheevent   thatFamiliardecides,   ofit'sown   will,nottomanufacturethelicensed   product,Familiarwill   thentransferand   assigntoWarnethesaid   trademarkson   suchreasonableterms   andconditionsas   aremutuallyagreedto   betweenWarneand   Familiar.」
（訳文）
「ウォーンは，第三者が日本においてファミリアの権利を使用することを防ぐためにファミリアがウォーンの承諾を得てファミリアの名義で登録した日本における商標について，ファミリアが所有者であること，並びに，かかる商標が前記契約の対象でないことを確認する。ファミリアが，その意思により，ライセンス商品の製造を行わないことを決めた場合，ファミリアはウォーンとファミリアの間で相互に合意する合理的な条項及び条件に従って前記商標をウォーンに移転しかつ譲渡する。」
(2)ア　本件合意中の，「ofit'sown   will」（その意思により）の「will」とは，被告が本件合意及び第２ライセンス契約の締結に当たり表示した意思の全体を指すというべきである。そうすると，被告がその意思に基づき第２ライセンス契約に従ったライセンス商品の製造を中止した場合には，被告は原告に対して本件商標権を移転し譲渡する義務を負うと解するのが相当である。イ　以上のような本件合意の解釈は，第１ライセンス契約の締結に当たり，ピーターラビットの商標の使用，収益，処分等に関する実質的な権利は原告に帰属するものとされており，被告名義による商標登録は契約に基づくライセンシーの義務として専ら被告にとってライセンスの実効性を高める目的で便宜的にされたものであることから裏付けられる。
ウ　本件商標権(1)に関する商標登録出願は，伊藤万株式会社により昭和４７年４月１１日に行われているところ，原告は，伊藤万株式会社に対し，本件商標権(1)を原告に戻す交渉を行った。その結果，伊藤万株式会社は，被告に対し，登録名義を変更することに合意し，昭和６１年１月２７日，被告に対する移転登録手続がされた。被告に対して移転登録された理由は，上記のとおり，専ら第１ライセンス契約の趣旨に基づき，他の本件商標権と同様に，便宜的に被告名義とすることが選択されたために他ならない。
エ　平成３年９月３０日付けで，被告は原告に対し，本件商標権と同時に商品区分旧第２４類（玩具等）において被告名義で登録されていた商標権を譲渡したが，同商標権譲渡の対価は４００万円であったところ，平成２年４月から平成３年３月にかけて被告が原告に支払ったロイヤルティの総額は約９０００万円であった。そうすると，同商標権の譲渡は，被告名義が名目的なものであり，実質的な権利者である原告に対し，被告が，商標権の管理維持費用の返還を条件として移転登録したものと考えられ，この事実は，以上のような本件合意の解釈を裏付けるものである。
オ　さらに，被告は本件商標権の取得について対価を支払っていないこと，侵害事件に対する対応はすべて原告が行っていたこと，ライセンス料に関しては，本件商標権の指定商品に該当するか否かを問わず一定金額であること等の事情からしても，本件商標権の実質的な権利者は原告であると考えるのが相当であり，以上のような本件合意の解釈が裏付けられる。
(3)　原告と被告との間の第２ライセンス契約は，平成１１年１０月１９日をもって終了した。
第２ライセンス契約の改定交渉に当たり，原告は，合理的かつ建設的な提案を行い，被告の提案に対しても大幅な譲歩を繰り返したが，被告は，自らの意思に基づき第２ライセンス契約の改定に応じず，その結果原告からのライセンスに基づく商品の製造を中止するに至った。したがって，被告は，自らの意思に基づきライセンス商品の製造を中止したといえる。


また，そもそも期間の定めのあるライセンス契約を締結したこと自体，被告の意思に基づくものであり，ライセンス契約の期間満了とともにライセンスビジネスを中止することは，被告の意思に基づくものである。さらに，被告は，ポターが著作したピーターラビットの図柄を付した製品の製造を，自己の意思により中止しているから，自らの意思に基づきライセンス商品の製造を中止したといえる。
(4)　したがって，被告は，本件合意に基づき原告に対し本件商標権(1)ないし(6)を移転する義務を負うというべきである。
【被告の主張】
(1)　本件合意中の，「ofit'sown   will」（その意思により）とは，本件合意締結に至る経緯等からすると，その文言どおり，被告が，自らの意思でライセンス商品の製造を中止した場合を意味するというべきである。そして，本件におけるライセンス契約の終了は，被告の意思に基づかない原告側の一方的な契約条件の変更による打切りによるものであるから，被告は，自らの意思でライセンス商品の製造を中止したことはない。したがって，被告は原告に対し，本件合意に基づいて本件商標権(1)ないし(6)の移転義務を負っているとはいえない。(2)　仮に，商標権移転義務が存在したとしても，本件合意の内容からすると，相当な対価の支払を条件とするものであり，対価との引換給付となるはずである。
【原告の再反論】
(1)　上記のとおり，本件商標権の被告名義での登録は，もともと原告被告間のライセンス契約に全面的に依存するものであり，ライセンス契約が消滅した以上，当然に無条件で原告に返還されるべきものであるから，被告が原告に譲渡対価の支払を請求できる法的根拠は存在しない。本件合意には，「相互に合意する合理的な条項及び条件」という文言が存在するが，これは，商標権移転登録に必要な手続の費用及び責任の負担に関する条件やライセンス契約継続中に本件商標権の登録出願・更新・維持等のために双方に出捐が生じた場合の精算を慮って挿入されたものにすぎない。
(2)　また，仮に，被告主張のように，上記条件に譲渡対価が含まれていたとしても，その譲渡対価は，現時点では零になったというべきである。その理由は，被告は既に裁判所による仮処分命令により本件商標権の一切の処分及び使用を禁止されており，被告が本件商標権の登録名義を保持していることには何らの意味もないこと，被告が本件商標権の登録名義人となることができたのは，原告の承諾があったからであるところ，その承諾は，ライセンス契約の喪失が解除条件となっていることによる。
(3)　したがって，本件商標権(1)ないし(6)については，その移転登録手続を命じる単純給付判決がされるべきものである。
(4)　仮に，本件商標権移転登録手続に際して原告が被告に対して支払うべき金員があるとしても，被告が出捐した本件商標権の登録維持に係る実費に限定される。
４　争点(4)について
【原告の主張】
(1)　原告と被告との間には平成１１年１０月１９日までピーターラビットの名称及び図柄に関するライセンス契約が存在した。このライセンス契約に基づき被告が原告に対して支払っていたロイヤルティの金額は，平成１０年度において１億３８０６万７０５０円，平成１１年度において１億５８３８万６３７２円であり，年間約１億５０００万円に上っている。
そして，被告は，原告とのライセンス契約が終了した後も，被告表示を付した商品を自社の商品カタログに掲載し，被告の店舗で販売しており，その販売態様は原告からのライセンスに基づき商品を販売していた態様と何ら異ならない。ただし，被告が平成１２年１月２０日以降に新たに被告の商品カタログに掲載し，販売を開始した被告表示を付した商品の中には，ポターが著作したピーターラビットの図柄を使用しているものは見当らない。
(2)　以上に基づき，被告が平成１２年１月２０日から同年７月２７日までの間に被告表示を付した商品を販売したことに対するロイヤルティ相当額を算定すると，被告が過去に原告に対して支払っていた年間ロイヤルティの金額である１億５０００万円のうち６か月分に相当する７５００万円から，ピーターラビットの図柄に関するロイヤルティ相当額として半額を控除した３７５０万円を下ることはないものというべきである。
(3)　被告による平成１２年１月２０日から平成１２年７月２７日までの間における被告表示を付した商品の販売金額は，ライセンス契約が存在したときに比して大幅に減少した旨の被告の主張は争う。
【被告の主張】
(1)　原告の主張はいずれも争う。
(2)　原告とのライセンス契約継続中と契約終了後の被告における販売状況が同一であるということはない。被告は原告とのライセンス契約終了以前から，契約終了をも考えて，被告表示を付した商品の製造販売を大幅に控えていたのであり，平成１２年１月２０日以降被告が製造販売した同商品は，ライセンス契約継続時の１０分の１以下の規模になっていた。
５　争点(5)について
【原告の主張】
(1)ア　乙事件における被告の訴えは，将来仮に販売を再開するとすれば，このような具体的な態様とするつもりであるので，その場合には不正競争行為とならないことを現時点で確認してほしいというものである。このような訴えは，被告の意思に係る仮定的事実関係を前提とするものであって，現時点においては，訴えの利益を欠き不適法であるというべきである。
イ　乙事件提起に至るこれまでの経過からすると，乙事件における被告の訴えは，甲事件が不利に展開していることを認識した被告が，甲事件を長引かせるために提起したものであって，訴権の濫用というべきものである。(2)原告表示が原告の周知又は著名な商品等表示であることは，上記１(1)における【原告の主張】記載のとおりであるところ，本件衣類に付されている表示は，原告表示と類似し，本件衣類に接した子供服の一般需要者は，本件衣類を原告の正規ライセンス商品と誤認混同するおそれがあるというべきであるから，被告が本件衣類を販売又は販売のために展示する行為は，不正競争防止法２条１項１号及び２号に該当する。
【被告の主張】
(1)　被告が現在所持している在庫品に関し，原告が被告に対し不正競争防止法違反を理由とする廃棄請求をなす場合が存在することからすると，乙事件の訴えのうち廃棄請求権の不存在を確認する部分は，現在の訴えである。また，被告は，本件衣類の販売を再開することを現実に予定している。(2)ア　被告は，本件商標権(1)の登録商標権者であり，本件衣類には，同商標が付されている。


イ　本件衣類に付された表示は，子供服の首筋に縫われた織りネームと吊り札からなり，織りネームの上部には「PeterRabbit」の欧文字と共に下部には「familiar」の欧文字が並記して明瞭に表示されており，また，吊り札には，中央にブルー地の白抜きで「familiar」の欧文字が大きく表示されると共に，下部には白地にブルーで同じく「familiar」の欧文字が表示されており，しかも，これらの衣類の販売に当たっては，必ず，上記織りネームと吊り札が一緒に組み合わされて販売される態様となっている。今後予定されている販売もこれらの表示の組合せを必ず使用し，異なった使用態様をとるものではない。このように，我が国において衣類では著名な表示である「familiar」の欧文字が明瞭に表示されており，著名な被告の店舗でのみ販売される上，「familiar」の欧文字が表示されたハンガーにつるされ，「familiar」の欧文字が表示された紙袋に入れて販売されるから，本件衣類が具体的取引の実情下において原告の商品と誤認混同されるおそれはない。ウ　したがって，被告が本件衣類を販売又は販売のために展示する行為は，不正競争防止法２条１項１号又は２号に該当するものではない。
第４　争点に対する当裁判所の判断
１　争点(1)について
(1)　前記第２の１争いのない事実等並びに証拠（甲１の１，２，甲３，甲６の１，２，甲７，甲８の１ないし８，甲１１ないし１３，甲１４の１ないし９，甲１５の１ないし６，甲１６の１ないし３，甲１７の１ないし１３，甲１８ないし２１，４２，４３，７２ないし８２，９３，甲９５の１ないし３，乙４２，４３）及び弁論の全趣旨を総合すると，以下の事実が認められる。ア　ポターが創作したピーターラビットという名のうさぎを登場人物とする「ピーターラビットのおはなし」を始めとする一連の絵本は，１９０１年に出版を開始して以来，英国を始めとする各国で多くの部数が出版され，ポターが創作したピーターラビットは，広く知られるようになった。
原告は，１９０３年にピーターラビットの人形について英国特許を取得して原告商品化事業を開始したのち，英国において，ボードゲーム，ハンカチ，ジグソーパズル，カーテン，敷物，室内履き，陶磁器等についてライセンス契約を締結した。陶磁器のライセンス契約は，１９４０年代に，ウェッジウッド社及びロイヤルドルトン社との間で締結されたもので，現在まで継続している。原告は，１９７０年代には，アメリカ合衆国の会社との間でもライセンス契約を締結するようになり，おもちゃ，陶磁器，寝具，文具などについて，約２０社との間でライセンス契約を締結した。
イ　昭和４６年（１９７１年）１１月，日本において，「ピーターラビットのおはなし」が福音館を通じて出版された。
昭和５１年（１９７６年），福音館が原告の日本における原告商品化事業を行うためのエージェントとなり，被告との間でライセンス契約を締結するなど，日本における原告商品化事業が開始された。
ウ　原告は，ライセンシーとの間でライセンス契約を締結するに当たって，原告によるデザインの承認手続，知的財産権の管理，ライセンスの譲渡及びサブライセンスの禁止，ライセンス商品の販売方法の制約等に関する詳細な内容を記載した標準商品化契約書を作成し，また，原告商品化事業を行うに当たって，イメージの統一性を維持するための冊子（スタイルブック）を作成するなどの措置を講じている。
エ　キューピー株式会社は，昭和５６年（１９８１年）に原告のライセンシーとなり，その最主力商品であるマヨネーズのイメージキャラクターとしてピーターラビットを使用した。キューピー株式会社による広告宣伝活動は，平成４年から平成１１年にかけて約７年間にわたり同社が提供するテレビ番組「三分間クッキング」の放送に際してポターが著作したピーターラビットの図柄を使用したテレビコマーシャルを行ったことを初め，全国の映画館での広告映画の上映や新聞雑誌における広告活動を含む大規模なものであった。
三菱信託銀行株式会社は，昭和６３年（１９８８年）に原告のライセンシーとなり，原告表示(1)(3)(4)及びポターが著作したピーターラビットの図柄を使用したＣＭ放送や新聞広告を行うと共に，ポターが著作したピーターラビットの図柄を同行のキャッシュカード及び預金通帳に使用し，また，全国の店舗において原告表示(1)(3)(4)及びポターが著作したピーターラビットの図柄を掲載したパンフレットの配布やポスター及び看板の掲示を行っている。
積水化学工業株式会社は，平成５年（１９９３年）に原告のライセンシーとなり，ポターが著作したピーターラビットの図柄を使用したプラスチック製品等の製造販売及び原告表示(1)(3)(4)を使用した広告宣伝資料の配布等の広告宣伝活動を行っている。積水化学工業株式会社のピーターラビット関連商品の売上げは，小売価格ベースで年間１００億円を超えている。
日本図書普及協会は図書券及び図書カードの発行を行っている会社であり，平成５年（１９９３年）に原告のライセンシーとなった。同社は，ポターが著作したピーターラビットの図柄を使用した図書カードを販売しており，その売上げは年間約５０億円である。また，同社は原告表示(3)(4)及びポターが著作したピーターラビットの図柄を使用して，図書カードの広告宣伝活動をテレビコマーシャル，新聞，雑誌，車内吊広告等によって行っており，新聞広告については，読売新聞社主催の読売広告大賞・新聞広告部門「読者が選ぶ広告の部」で平成９年から平成１１年まで３年間連続で入賞した。
株式会社日食は，平成６年（１９９４年）に原告のライセンシーとなり，原告表示(3)及びポターが著作したピーターラビットの図柄を使用した紅茶，ジャム，はちみつ，ビスケット，クッキー等の食品の製造販売を行っている。また，これらの商品の販売促進のため，同社は定期的に日本経済流通新聞に広告を掲載し，また，数万部に及ぶ商品カタログ等の広告宣伝資料の配布を行っているが，それらには，原告表示(3)(4)が付されている。
福音館は，昭和４６年（１９７１年）以来ピーターラビットが登場する「ピーターラビットのおはなし」や「ベンジャミンバニーのおはなし」を始めとする一連の絵本の販売を行っており，その累計販売冊数は約６００万冊に及んでいる（甲７２）。
昭和４８年（１９７３年）から平成４年（１９９２年）までの間における「ピーターラビットのおはなし」の販売部数は，概ね以下のとおりである。
昭和４８年（１９７３年）　    １万５９３１冊


昭和４９年（１９７４年）      １万８７１９冊昭和５０年（１９７５年）      １万４９８８冊昭和５１年（１９７６年）      １万３８０３冊昭和５３年（１９７８年）      ２万５３８１冊昭和５４年（１９７９年）      ７万５５６１冊昭和５５年（１９８０年）      ４万２２６２冊昭和５６年（１９８１年）      ３万３５５８冊昭和５７年（１９８２年）      ５万３１８５冊昭和５８年（１９８３年）      ４万９６５１冊昭和５９年（１９８４年）      ７万７３２６冊昭和６０年（１９８５年）      ７万５１５２冊昭和６１年（１９８６年）      ６万０６６０冊昭和６２年（１９８７年）      ６万９６０２冊
昭和６３年（１９８８年）　    ５万９１６６冊
平成２年（１９９０年）　      ６万８０４６冊平成４年（１９９２年）        ５万５６０２冊オ　原告の日本における原告商品化事業に係るライセンス契約は，平成１２年４月時点において６１本（ライセンシーの数は，４７）であり，同事業のロイヤルティ売上げの平成６年度から平成１０年度までの年間の平均は約６億３０００万円である（平成１０年度の年間売上高は，約８億４０００万円である。）。カ　ピーターラビットに関するマーケティングデータと題された報告書に記載されたキャラクター認知度調査によると，ピーターラビットのキャラクターはミッキーマウス，スヌーピー等世界的によく知られているキャラクターと同様に広く一般に知られているとの結果が出ている。
(2)　上記(1)で認定した事実に，後記２認定のとおり被告も原告とライセンス契約を締結し，後記(3)のとおり原告表示(1)(3)と同一の被告表示(1)(3)を使用していた事実を総合すると，原告表示(1)(3)(4)は，原告及び原告表示に係る商品化事業に関してライセンス契約を締結しているライセンシーで構成されるグループ（原告グループ）の商品を表示するものとして，需要者の間に広く認識された商品表示となっているものと認められる。しかし，原告表示(2)については，これが原告及び原告グループの表示として使用された事実を認めるに足りる証拠はないから，原告及び原告グループの周知著名な商品等表示であると認めることはできない。なお，被告は，原告が商品化事業を行うグループを形成しているということはない旨主張するが，上記(1)で認定した事実によると，原告は，多くのライセンシーとライセンス契約を締結し，それらのライセンシーは統一された表示（原告表示(1)(3)(4)）を用いている上，商品イメージを統一するための管理等もされているから，原告表示に係る商品化事業に関してライセンス契約を締結しているライセンシーで構成されるグループ（原告グループ）が存するものと認められる。(3)　原告表示(1)(3)(4)と被告表示を対比すると，被告表示(1)は原告表示(1)と，被告表示(3)は原告表示(3)と，被告表示(4)は原告表示(4)と，それぞれ同一であり，被告表示(2)は，原告表示(1)とは，アルファベットの大文字か小文字かの違いしかないから，原告表示(1)と類似するものと認められ，その類似性は高いものというべきである。
(4)　そして，上記認定のとおり原告表示が広く知られていること，上記認定のとおり被告表示と原告表示は同一又は高い類似性を有すること及び後記２認定のとおり被告は原告からライセンスを受けて営業を行ってきたことからすると，被告表示(1)ないし(4)の使用は，被告が原告グループの一員であるとの誤信を生じさせるおそれがあるものと認められる。
なお，被告は，被告の商品は，我が国において衣類では著名な表示である「familiar」の欧文字が明瞭に表示されており，著名な被告の店舗でのみ販売されている上，「familiar」の欧文字が表示されたハンガーにつるされ，「familiar」の欧文字が表示された紙袋に入れて販売されているから，被告表示が付された商品が具体的取引の実情下において原告の商品と誤認混同されるおそれはないと主張するが，上記認定の各事情からすると，衣類に付されている「familiar」の欧文字が著名な表示であり，著名な被告の店舗でのみ上記の原告主張のような態様で販売されているとしても，上記誤信を生じることは明らかであって，被告の主張は採用できない。
(5)　以上によると，被告が被告表示を付した商品を製造し，被告表示を付した被告製造に係る商品を譲渡し，譲渡のために展示し，その包装及び広告に被告表示を使用する行為は，不正競争防止法２条１項１号規定の要件をすべて具備していると認められる。
２　争点(2)について
(1)　争いのない事実並びに証拠（甲４ないし６の各１，２，甲２８の１ないし１０，甲２９ないし３１の各１，２，甲４４ないし５７，甲６０，６１の各１，２，甲６２ないし６７，８４ないし８８，９１，乙１５の１ないし３，乙１８，乙６９の１，２）及び弁論の全趣旨によると，以下の事実が認められる。ア　第１ライセンス契約の締結交渉は，昭和５０年（１９７５年）５月から開始され，昭和５１年（１９７６年）９月２３日に第１ライセンス契約が締結された。同契約中には，以下の条項がある。
「１．ライセンシーは一切のライセンス許諾物品について，領域の法律が規定する法的保護（商標登録，特許，著作権又は意匠登録）が得られるよう，ライセンシーの費用負担により文書又は申請書を作成し完成させることに同意する。したがって，ライセンシーはここに，当該登録の目的でライセンシーの署名が必要となるすべての書類に署名し，これを完成させること，及び登録又は登録出願に損害を及ぼすか，これらを失効させるような作為を控え，不作為を回避することに同意し，これを請け負う。
原告も福音館も，上記登録が交付されるかどうかについて保証せず，また，当該登録の拒絶はいかなる方法でも本契約に基づくライセンシーの義務に影響を及ぼさない。
ライセンシーは，一切のライセンス許諾物品が，原告が要請，承認する合理的な著作権，商標，特許，その他の関連する表示を付していることを，原告及び福音館に保証する。
ライセンス許諾期間中に，第三者が財産に関する権利を侵害するか，侵害を試みた場合，ライセンシーは，当該侵害又は侵害未遂について，直ちに福音館に連絡するものとする。
２．財産（「ピーターラビットのおはなし」等に出てくるポターのイラストレーション）及び当該財産に関連する登録意匠における全ての著作権及びその他すべての権利はここに，ライセンス許諾物品について明示的にライセンシーに許諾された権利及びライセンスに服することのみを条件として原告に留保する。これ以外に黙示的又はその他のいかなる権利も，財産又はライセンス許諾物品についてライセンシーに付与されるとはみなされない。」


イ(ｱ)　被告は，昭和５１年４月３０日，本件商標権(2)ないし(10)を出願し，これらの商標権は，被告を権利者として登録された。(ｲ)　本件商標権(1)は，昭和４７年４月１１日に伊藤万株式会社によって出願され，昭和５０年に登録されたもので，これらの出願，登録は，原告の承諾を得ることなく行われた。被告は，本件商標権(1)を伊藤万株式会社から１０１０万円で譲り受け，昭和６１年（１９８６年）１月２７日移転登録がされた。(ｳ)　本件商標権(1)ないし(6)の各商標は，「ピーターラビット」と「ＰＥＴＥＲＲＡＢＢＩＴ」を二段書きにしたもの，本件商標権(7)ないし(10)の各商標は，ピーターラビットのイラストレーションであり，そのうち，ピーターラビットのイラストレーションについては，原告が著作権を有している。(ｴ)　本件商標権(2)，同(8)を除く商標権における商品区分は，いずれも第１ライセンス契約におけるライセンスの対象商品を含むものである。(ｵ)　被告は，本件商標権の取得に当たって，原告に対しては，対価を支払っていない。
ウ　原告は，昭和５８年（１９８３年）６月，被告に対して，英国ウェッジウッド社が被告の商標権を侵害することなくウェッジウッド社の全種類の製品を販売できることの確認を求めた。
これに対して，被告は，同年７月４日，原告に対し，商標権を登録したのは，有名なピーターラビットを質の悪い商品や模造品から守るためである旨及び日本において十分確立されたポターの市場がかき乱されず，また，原告が許す限り，英国ウェッジウッド社が商標権を侵害することなくウェッジウッド社の全種類の製品を販売できることを確認する旨を記載した書面を送付した。エ　原告と被告間では第１ライセンス契約の更新に向けての作業が継続して行われていた。その際，本件商標権の取扱いについて，原告と被告との間で協議が行われ，原告と被告は，昭和６２年（１９８７年）９月３０日，本件合意を締結した。
本件合意の内容は，以下のとおりである。なお，訳文中の「前記契約」とは，第２ライセンス契約を指す。
「Warnerecognisesthat   Familiaristhe   ownerofcertaintrademarksinJapan   whichFamiliarregistered   inFamiliar'sname   withtheapprovalofWarne   inorderto   preventthirdparties   fromusingFamiliar'srightsinJapan   andthatthese   trademarksare   notthesubject   ofthesaidAgreement.Intheevent   thatFamiliardecides,   ofit'sown   will,nottomanufacturethelicensed   product,Familiarwill   thentransferand   assigntoWarnethesaid   trademarkson   suchreasonableterms   andconditionsas   aremutuallyagreedto   betweenWarneand   Familiar.」
（訳文）
「ウォーンは，第三者が日本においてファミリアの権利を使用することを防ぐためにファミリアがウォーンの承諾を得てファミリアの名義で登録した日本における商標について，ファミリアが所有者であること，並びに，かかる商標が前記契約の対象でないことを確認する。ファミリアが，その意思により，ライセンス商品の製造を行わないことを決めた場合，ファミリアはウォーンとファミリアの間で相互に合意する合理的な条項及び条件に従って前記商標をウォーンに移転しかつ譲渡する。」
オ　本件合意と同日に，原告と被告は第２ライセンス契約を締結した。第２ライセンス契約には，以下の条項が定められている。
「１１Ａ．
ライセンシーは，原告の書面による別段の同意がない限り，許諾製品並びにそれに関連するすべての包装及び広告・広報資料のすべての単位には，本件契約の第１別表中に明記されたクレジット並びに著作権及び商標の表示又はシンボル，及び原告の書面による事前の承認を得て，ライセンシーが本件契約の第１別表中に明記される省略された著作権表示を組み込む，許諾製品中に含まれる極めて小さい品目について原告が随時にライセンシーに通知することがある追加の著作権及び商標表示が付けられることに同意する。
１１Ｃ．
ライセンシーは，本件財産（「ピーターラビットのおはなし」等）に関連する商標又は社章若しくはロゴについてのすべての権利が，本件契約中に明確に付与されるもの以外のそれらについての営業権を含み，原告のために保留されることを認める。ライセンシーは，本件財産中の商標又は営業権についての，種類の如何を問わず，いかなる追加の権利もライセンシーによるそれらの使用の結果として取得しないものとし，またライセンシーによる商標のすべての使用は，原告の利益のために効力を生じるものとする。
１１Ｄ．
ライセンシーは，原告の費用負担で，商標の登録及び／又は当該商標の使用者若しくはそれに相当する者としての登録，又は本件財産に関連する意匠，実用新案もしくはその他の工業所有権の登録についての出願に際して，原告と協力することに同意し，かつ原告が必要又は望ましいとみなすことができるすべての出願のために要求されることがある，すべての行為を実行しまたは文書に署名するものとする。
１１Ｅ．
ライセンシーは，ライセンシーが知るところとなる当該著作権及び商標権の侵害又は許諾製品の模造について直ちに原告に通知するものとし，かつ原告は，それらに関連して訴訟を提起するか否かを決定する権利を有するものとする。
１１Ｆ．
ライセンシーは，本契約期間中およびその後においてもPropertyの全部又は一部についての著作権・商標権その他の権利につき自ら争い又は否認しあるいは第三者が争いまたは否認するのを援助しないことを確約し，更に著作権・商標権・その他の権利について，自己の権利を主張しないものとする。」カ(ｱ)　原告は，本件商標権(2)ないし(10)に係る商標登録の出願をしたのと同日の昭和５１年４月３０日に，商品区分旧第２４類，指定商品おもちゃ等で，「ピーターラビット」と「ＰＥＴＥＲＲＡＢＢＩＴ」を二段書きにした商標の登録を出願し，登録を得ていたところ，自社でピーターラビットのぬいぐるみを製造しなくなったことから，平成３年（１９９１年）９月３０日，原告に対し，同商標権を譲渡し，原告に対して移転登録手続をした。その際，原告は被告に対し，４００万円を支払った。
(ｲ)　原告は，平成８年（１９９６年）１２月２４日，福音館から，同社が昭和５９年８月８月に出願し登録を得ていた「ピーターラビット」の商標権（商標登録番号１９０５６５８）を２００万円で譲り受けた。(ｳ)　昭和５６年（１９８１年），キューピー株式会社と原告はライセンス契約を締結した。


キューピー株式会社は，昭和５７年２月３日，昭和５９年５月１１日，平成３年１１月９日にそれぞれピーターラビットに関する商標登録の出願をし，登録された。
原告とキューピー株式会社は，上記登録された商標権について，上記ライセンス契約が終了した時点で，原告に返還する旨合意した。そして，平成１１年（１９９９年）１１月１０日，上記ライセンス契約が終了した時点で，上記各商標権は，キューピー株式会社から原告に移転登録手続がされた。その際，原告は，キューピー株式会社に対し，登録出願，登録，更新出願，更新登録に要した費用及び雑費に相当する金員を支払った。
キ　原告との間でライセンス契約を締結していない第三者が原告の承諾を得ることなく原告表示を使用した商品を製造販売する事件が発生した際には，原告は，これらの第三者に対して，不正競争防止法違反及び著作権法違反を理由としてその使用等を止めるよう警告などを行っていた。
ク　原告商品化事業において，原告表示(1)(3)(4)は，ポターが著作したピーターラビットの図柄とともに使用されてきた（前記１(1)エは，その事例である。）。
ケ　原告と被告間のライセンス契約において，本件商標権の指定商品に関するライセンスとそれ以外の商品に関するライセンスとでは，ロイヤルティ料率が同一であった。
(2)　本件商標権に基づく適用除外について
ア　以上認定した事実によると，被告による本件商標権(2)ないし(10)についての商標登録の出願は，第１ライセンス契約が締結されるより前にされているが，出願時には，すでに第１ライセンス契約の締結交渉がされており，出願の約５か月後には第１ライセンス契約が締結されていること，第１ライセンス契約では，被告は，ライセンス許諾物品について，商標登録し，商標を表示する義務を負担していると解されること，第１ライセンス契約では，被告は，財産（「ピーターラビットのおはなし」等に出てくるポターのイラストレーション）に関連するすべての権利が，契約によって被告に許諾されたものを除いて，原告に留保されることを認めていること，本件商標権(2)ないし(10)に係る商標は，「ピーターラビット」と「ＰＥＴＥＲＲＡＢＢＩＴ」を二段書きにしたもの又はピーターラビットのイラストレーションであり，そのうち，ピーターラビットのイラストレーションについては，原告が著作権を有していること，第１ライセンス契約も含まれる原告商品化事業において，原告表示(1)(3)(4)は，ポターが著作したピーターラビットの図柄とともに使用されてきたこと，本件合意において，原告と被告は，本件商標権が原告の承諾を得て被告名義で登録された旨の合意をしていること，以上の事実が認められる。これらの事実に上記(1)で認定したその余の事実を総合すると，本件商標権(2)ないし(10)は，被告が，原告との間で第１ライセンス契約を締結するに当たり，原告の承諾の下に，出願して登録を得たものと認められ，被告が，原告との間のライセンス契約とは関係なく，独自に取得したものとは認められない。なお，被告は，原告には，我が国においては，商標権の取得について関心がなかった旨主張する。しかるところ，上記(1)ア認定の第１ライセンス契約では，被告が商標権を取得する旨定められ，「原告も福音館も，上記登録が交付されるかどうかについて保証せず，また，当該登録の拒絶はいかなる方法でも本契約に基づくライセンシーの義務に影響を及ぼさない。」とされている。また，原告が，本件商標権(2)ないし(10)の登録維持について費用を支出したことを認める証拠はない。しかし，他方，上記認定のとおり，第１ライセンス契約では，原告は，被告に対して，商標登録の出願，商標表示の義務を課していると解されるのであり，上記「」内の条項も，商標が登録されるかどうかが契約締結の時点では不確定であることからそれがライセンス契約の効力に影響を及ぼさないことを注意的に規定したに過ぎないものと認められる。また，原告が商標権の登録維持に費用を支出していないとしても，被告に対して，商標登録の出願，商標表示の義務を課している以上，原告が，被告の費用で登録維持されるべきものと考えて費用を支出しなかったとしても不自然ではない。さらに，被告による商標権(1)の取得については，後記エのとおりであると認められる。したがって，原告は，我が国においては，商標権の取得について関心がなかったとは認められず，上記認定のとおり，本件商標権(2)ないし(10)は，被告が，原告との間のライセンス契約とは関係なく，独自に取得したものとは認められない。
イ　また，前記１(1)認定の事実に上記(1)で認定した事実を総合すると，本件商標権(2)ないし(10)に係る商標登録の出願がされた当時，原告は，日本では原告商品化事業を始めたばかりであったが，外国においては，すでに多くのライセンシーとの間で契約を締結して，多くの商品について原告商品化事業を行っていたのであり，ピーターラビットそれ自体が絵本によって広く知られていたことと相まって，原告による原告商品化事業は，外国（特に英国）においては，広く知られていたものと認められる。そして，この事実に，被告が原告とライセンス契約を締結したライセンシーであったことを考え併せると，被告が，原告の承諾を得ることなく，本件商標権(2)ないし(10)に係る商標登録の出願をした場合には，商標法４条１項７号に該当する可能性が高いというべきである。
なお，被告は，本件商標権(2)ないし(10)に係る商標登録の出願がされた当時，我が国において，「ピーターラビット」や「ＰＥＴＥＲＲＡＢＢＩＴ」が知られていなかった旨主張するが，そうであるとしても，上記認定のとおり原告商品化事業が外国で広く知られていたこと等からすると，被告の上記主張は上記認定を左右するものではない。
ウ　以上述べたところからすると，被告が，本件商標権(2)ないし(10)を有しているとしても，それは，原告とライセンス契約を締結し，その承諾を得たことによるものであって，そうでなければ，これらの商標権を有することができなかった可能性が高いのであるから，第１ライセンス契約終了後に，原告からの不正競争防止法に基づく請求に対して，これらの商標権を有していることを抗弁として主張することは許されなかったというべきである。


エ　上記(1)で認定したとおり，本件商標権(1)は，昭和４７年４月１１日に伊藤万株式会社によって出願され，昭和５０年に登録されたものであるが，これらの出願，登録は，原告の承諾を得ることなく行われたこと，被告は，本件商標権(1)を伊藤万株式会社から１０１０万円で譲り受け，昭和６１年（１９８６年）１月２７日移転登録がされたこと，以上のとおり認められる。本件商標権(1)は，本件商標権(2)ないし(6)の各商標と同じく，「ピーターラビット」と「ＰＥＴＥＲＲＡＢＢＩＴ」を二段書きにしたものであること，第１ライセンス契約では，被告は，ライセンス許諾物品について，商標登録し，商標を表示する義務を負担していると解されること，本件合意において，原告と被告は，本件商標権が原告の承諾を得て被告名義で登録された旨の合意をしているが，そこで本件商標権(1)は除外されていないこと，その他上記(1)で認定した事実を総合すると，本件商標権(1)についても，本件商標権(2)ないし(10)と同様に，被告は，原告との間で締結した第１ライセンス契約に関連して，原告の少なくとも事後的な承諾の下に，移転を受けたものと認められ，被告が，原告との間のライセンス契約とは関係なく，独自に取得したものとは認められない。また，上記認定のとおり，原告による原告商品化事業は，外国（特に英国）において，広く知られていたものであることからすると，本件商標権(1)についても，原告の承諾がない場合には，商標法４条１項７号に該当する可能性が高いということができる。
そうすると，被告が，本件商標権(1)を有しているとしても，それは，原告とライセンス契約を締結し，その承諾を得たことによるものであって，そうでなければ，この商標権を有することができなかった可能性が高いのであるから，原告は，本件商標権(2)ないし(10)と同様に，本件商標権(1)についても，第１ライセンス契約終了後に，原告からの不正競争防止法に基づく請求に対して，この商標権を有していることを抗弁として主張することは許されなかったというべきである。オ　上記(1)で認定したとおり，原告と被告は，その後第２ライセンス契約及び本件合意を締結したのであるが，上記(1)で認定した事実からすると，第２ライセンス契約の下においても，被告が本件商標権(1)ないし(10)を有しているのは，原告とライセンス契約を締結し，その承諾を得たことによるものであって，そうでなければ，この商標権を有することができなかった可能性が高いものと認められる。上記(1)で認定した事実によると，本件合意には，被告が本件商標権を有すること，本件商標権は，第２ライセンス契約の対象ではないこと，被告が，その意思により，ライセンス商品の製造を行わないことを決めた場合，被告は相互に合意する合理的な条項及び条件に従って本件商標権を原告に移転することが定められている。本件合意の趣旨については，本件合意の文言や本件合意に至る経緯に，上記アないしエで認定した被告が本件商標権を有するに至った経緯等を総合して，判断すべきであるが，後記３(1)認定の本件合意に至る経緯には，特に以下の認定を左右するような事情があるとは認められない。
本件合意のうち，被告が本件商標権を有する旨の定めは，被告が本件商標登録を出願して，登録され，本件商標権を有していることを定めていると認められるが，上記アないしエで認定した被告が本件商標権を有するに至った経緯からすると，被告が，原告とは関係ない独立した立場で本件商標権を有していることまで定めているとは認められない。次に，本件商標権は，第２ライセンス契約の対象ではない旨の定めは，被告が本件商標権を有しているので，他の著作権などの権利のように，ライセンス契約において，その権利自体をライセンスの対象としているものではないことを定めていることが認められるが，上記アないしエで認定した被告が本件商標権を有するに至った経緯からすると，被告が，ライセンス契約とは無関係に，独立した立場で本件商標権を有していることまで定めているとは認められない。被告が，その意思により，ライセンス商品の製造を行わないことを決めた場合，被告は相互に合意する合理的な条項及び条件に従って本件商標権を原告に移転する旨の定めは，被告が，一定の場合に，本件商標権を原告に移転することを定めたことが認められるが，上記アないしエで認定した被告が本件商標権を有するに至った経緯からすると，被告が，その意思により，ライセンス商品の製造を行わないことを決めた場合以外には，ライセンス契約が終了しても，原告に対して権利を主張することができることまで定めたとは認められない（「被告が，その意思により，ライセンス商品の製造を行わないことを決めた場合」がどのような意味を有するかについては，後記認定のとおりであるが，以上述べたところは，上記文言の解釈いかんにかかわらないというべきである。）。
そうすると，第２ライセンス契約及び本件合意が締結された後においても，第２ライセンス契約終了後に，被告が，原告からの不正競争防止法に基づく請求に対して，本件商標権を有していることを抗弁として主張することは許されないものというべきである。
(3)　先使用による適用除外について
ア　前記のとおり，被告は，原告及び原告グループを表示するものとして需要者の間で広く認識されていた原告表示と同一又は類似の被告表示(1)ないし(3)を使用しているところ，第２ライセンス契約は既に終了し，その後現在に至るまで原告と被告との間で契約関係は存在しない。また，証拠（甲１３，２２，２３，３２，甲３３の１，２，甲３４，甲３５ないし４１の各１，２，甲６８ないし７１，８３，９２）及び弁論の全趣旨によると，被告は，第２ライセンス契約終了後は，ポターが著作したピーターラビットの図柄は使用しておらず，被告表示(1)ないし(3)のみを使用した商品を，他社が原告の許諾を得て製造したポターが著作したピーターラビットの図柄が付された商品とともに展示して，販売していたものと認められるが，このような販売方法は，原告グループの商品と被告の商品との出所が同じであるかのような誤解を消費者に与えるものであることは明らかである。これらのことからすると，被告は，被告表示(1)ないし(3)を不正の目的なく使用しているとは認められない。
イ　また，被告表示(4)については，これを従前被告が使用していたことを認めるに足りる証拠はない。
ウ　したがって，被告の先使用による適用除外の主張は，理由がない。
(4)　時効取得について


被告が主張するように本件商標権(1)(2)を時効によって取得したとしても，既に認定した事実からすると，被告が本件商標権を有するような外形（商標登録，行使等）が生じたのは，原告とライセンス契約を締結し，その承諾を得ていたからであると認められる。そうすると，被告が本件商標権(1)(2)を時効によって取得したとしても，ライセンス契約終了後に，原告からの不正競争防止法に基づく請求に対して，本件商標権を有していることを抗弁として主張することは許されないものというべきである。
(5)　小括
以上によると，原告は，被告に対して，不正競争防止法３条１項に基づく差止請求権及び同条２項に基づく廃棄請求権を有すると認められる。また，既に述べた事実からすると，被告は，不正競争行為について少なくとも過失があるものと認められるから，原告は，被告に対して，不正競争防止法４条に基づく損害賠償請求権を有すると認められる。
３　争点(3)について
(1)　証拠（甲２９，６０，６１の各１，２，甲６２ないし６７，８４，９１，乙１ないし４，１８ないし２０，乙７０の１ないし３）及び弁論の全趣旨によると，以下の事実が認められる。
ア(ｱ)　第１ライセンス契約の有効期間満了日である昭和６２年（１９８７年）９月３０日が間近に迫ってきたことから，原告と被告は，更なる契約更新に関する交渉を開始した。
被告は，契約更新に際して，本件商標権の取扱いを書面で明確にしておくことを考え，昭和６１年（１９８６年）９月２０日，原告に対し，商標権の取扱いに関するレター・オブ・アグリーメントのドラフト案（以下「被告第１ドラフト案」という。）を送付した。
また，昭和６２年（１９８７年）４月１３日，被告は，原告に対し，被告第１ドラフト案を多少変更したドラフト案（以下「被告第２ドラフト案」という。）を提示したが，その内容は，本件合意と同一のものであった。(ｲ）これに対し，原告は，昭和６２年６月４日，被告に対し，商標権の取扱いに関するレター・オブ・アグリーメントについての原告の提案を送付した（以下「原告ドラフト案」という。）。
原告ドラフト案によると，商標権を移転する場合として，①ライセンス契約の期間が満了した場合，②ライセンス契約が解約された場合，③原告が保有する著作権の保護期間が期間満了により消滅した場合のいずれか最初に起こった時点であること，譲渡内容に関しては，原告と被告の間で相互に合意する合理的な条項及び条件に従って行うものとされていた。
(ｳ)　昭和６２年６月２９日，被告は，原告に対し，原告ドラフト案を拒否すると共に，被告第２ドラフト案に署名するように求めた。(ｴ)　昭和６２年７月１４日，当時原告の役員であったＡ（以下「Ａ」という。）は，被告に対し，書簡を送った。その中で，Ａは，①被告第２ドラフト案には署名できないこと，②被告が原告ドラフト案に署名することを躊躇することは理解できること，③原告は，第三者が日本において被告の権利を使用することを防ぐため，被告が原告の承諾を得て被告の名義で登録した日本における商標について，被告が所有者であることを確認すること，本件商標が著作権ライセンス契約の対象ではないことを確認することを述べた。
(ｵ)　昭和６２年７月３０日付けで，被告は原告に対し，被告第２ドラフト案を修正したドラフト案を提示した。同被告ドラフト案では，被告から原告に対する商標権の譲渡に関する条項がすべてなくなっていた。翌３１日，被告の担当者であったＢ（以下「Ｂ」という。）は，福音館の担当者であるＣ（以下「Ｃ」という。）に対し，書簡を送付した。その中で，Ｂは，Ｃに対し，前日付けのドラフト案でサインをもらうことの仲介を依頼すると共に，被告としては，新しいライセンス契約と商標権の取扱いを関連づけたいこと，Ａが気に入らない「Intheevent   thatFamiliardecides,   ofit'sown   will,・・・」の三行を削除し，上記(ｴ)のＡからの手紙と同じことを三者同意として新しいライセンス契約に添付したいという被告の心情をＡに伝えてもらいたいこと，被告は，新しいライセンス契約が一方的に原告の意思で解約された場合の商標権の取扱いを心配している旨述べた。
(ｶ）原告は，Ｃに対し，昭和６２年９月２３日付けの書簡において，同年４月１３日付けの被告第２ドラフト案に署名する用意がある旨を伝えた。(ｷ）昭和６２年９月３０日，原告と被告との間で被告第２ドラフト案の内容と同一の本件合意が成立した。
イ(ｱ)　第２ライセンス契約の更新時期（平成１１年９月３０日）が近づいてきたことから，原告と被告は，新たな契約更新に向けた交渉を開始した。(ｲ)　原告と被告は，第２ライセンス契約の終了時期を延長して交渉を継続したが，合意するに至らず，原告は被告に対し，第２ライセンス契約を更新しない旨通知し，平成１１年１０月１９日，第２ライセンス契約は終了した。(2)　以上認定した事実からすると，本件合意は，ライセンス契約の更新に当たって本件商標権の取扱いを明確にするために被告の提案によって作成されたものであること，本件合意中の「Intheevent   thatFamiliardecides,   ofit'sownwill,」の部分について，原告は当初はこの部分を挿入することを拒み，上記(1)ア(ｴ)認定のような条項を提案していたこと，しかし，原告は，最終的には，契約の更新を優先させて，被告の提案したドラフト案を了承し，合意に至ったこと，以上の事実が認められ，これらの事実に「Intheevent   thatFamiliardecides,   ofit'sownwill,」という文言を総合すると，本件合意は，被告が，自らの意思に基づいて自発的にライセンス製品の製造を中止した場合には，本件商標権を原告に移転するという意味のものであると解するのが相当である。
(3)　上記認定した事実からすると，原告と被告は第２ライセンス契約の更新に向けて交渉を継続していたが，合意に至らず，原告は被告に対して第２ライセンス契約を更新しない旨通知し，同契約は，平成１１年１０月１９日終了したことが認められる。この事実からすると，被告は，第２ライセンス契約の更新を望んで原告と交渉していたが，交渉が合意に至らず，同契約は期間満了により終了し，その結果，ライセンス製品を製造できなくなったものと認められるから，被告が，自らの意思に基づいて自発的にライセンス製品の製造を中止した場合に当たるとは認められない。


この点，原告は，第２ライセンス契約の改定交渉に当たり，原告は，合理的かつ建設的な提案を行い，被告の提案に対しても大幅な譲歩を繰り返したが，被告は，自らの意思に基づき第２ライセンス契約の改定に応じず，その結果，原告からのライセンスに基づく商品の製造を中止するに至ったと主張するが，本件全証拠によるも，同交渉に当たり，被告のみが自らの主張に固執して交渉の成立を妨げたというような事情は認められないのであって，双方の主張が一致しないために交渉が合意に至らなかったに過ぎないものということができるから，上記のとおり，被告が，自らの意思に基づいて自発的にライセンス製品の製造を中止した場合に当たるとは認められない。
また，原告は，そもそも期間の定めのあるライセンス契約を締結したこと自体，被告の意思に基づくものであり，ライセンス契約の期間満了とともにライセンスビジネスを中止することは，被告の意思に基づくものであると主張するが，本件合意が原告が主張するような趣旨のものであれば，ライセンス契約の期間満了によって本件商標権を移転する旨の合意をすれば十分であって，上記認定のような経過を経て本件合意のような約定をする必要がなかったことは明らかであるから，原告の主張は採用できない。
さらに，原告は，被告は，ポターが著作したピーターラビットの図柄を付した製品の製造を，自己の意思により中止しているから，自らの意思に基づきライセンス商品の製造を中止したといえると主張するが，ライセンス契約が終了した以上，ライセンス商品の製造を中止するのは当然のことであって，本件合意が原告が主張するような趣旨のものであれば，ライセンス契約の終了によって本件商標権を移転する旨の合意をすれば十分であって，上記認定のような経過を経て本件合意のような約定をする必要がなかったことは明らかであるから，原告の主張は採用できない。
(4)　よって，原告の被告に対する本件商標権移転登録手続請求は，理由がない。
４　争点(4)等について
(1)ア　証拠（乙７１）には，ライセンス契約に基づき被告が原告に対して支払っていたロイヤルティの金額は，平成９年度において１億４９９８万４５４４円，平成１０年度において１億４６２６万８８７８円，平成１１年度において１億３９３８万６５１６円であること，被告におけるピーターラビット商品の出荷高総額は，平成９年において３７億４９６１万３６００円，平成１０年において３６億５６７２万１９５０円，平成１１年において３４億８４６６万２９００円，平成１２年において１億８６４６万８８００万円，平成１３年において７７９４万４７００円であること，平成１２年１月以降，ピーターラビット商品の出荷高金額は，平成１１年に比して，平成１２年が５．４％，平成１３年が２．２％であること，以上の記載があることが認められる。
イ　以上の記載について，原告は，その元となる資料が提出されておらず，客観的な裏付けがないこと，被告の平成１２年におけるピーターラビット商品の販売態様は，ライセンス契約存続中と変わらないにもかかわらず，被告の平成１２年におけるピーターラビット商品の売上げが極端に減少しており，不自然であることから，信用できない旨主張する。
しかし，前記２(3)ア認定の事実及び弁論の全趣旨を総合すると，被告は，第２ライセンス契約終了前には，ポターが著作したピーターラビットの図柄が付された商品を製造販売していたが，第２ライセンス契約終了後は，自社の製造商品にはポターが著作したピーターラビットの図柄は使用しておらず，被告表示(1)ないし(3)のみを使用した商品を製造販売していたものと認められるところ，ポターが著作したピーターラビットの図柄は，顧客吸引力が大きいものと考えられるから，被告のピーターラビット商品の製造販売の態様は，ライセンス契約終了前と後では大きく異なっているものと認められる。また，証拠（甲２４，２５の各１，２）によると，原告は，平成１２年２月から，被告に対して，「PeterRabbit」のブランド名で子供服の製造販売を行うことは不正競争行為に当たる旨の警告を行っていたことが認められる。これらのことからすると，平成１２年においては，平成１１年に比して，ピーターラビット商品の売上げが大幅に減少しても不自然ではないのであるから，上記アの記載は，直ちに信用できないものではない。そして，上記アの記載が真実に反する旨の他の証拠はないから，平成１２年１月２０日以降の被告によるピーターラビット商品の売上高が，上記ア記載の金額を上回るとは認められない。
ウ　上記ア認定のロイヤルティ金額の出荷高総額に対する比率は４パーセントであるので，原告と被告とのライセンス契約におけるライセンス料率は４パーセントであったと認められるから，ライセンス料率については，４パーセントを採用する。
エ　以上によると，原告の平成１２年１月２０日から同年７月２７日までの間における損害額（ライセンス料相当損害金）は，３７２万９３７６円と認めるのが相当である。
１億８６４６万８８００円（平成１２年の総売上額）×０．０４（ライセンス料率）×６／１２（６か月分）＝３７２万９３７６円(2)　前記第２争いのない事実等の１(2)イのとおり，本件仮処分命令まで，被告は，被告表示(1)ないし(3)を付した商品を製造販売していたものである。また，本件における被告の主張に照らすと，被告は，本件商標権(1)ないし(6)の登録商標に含まれている本件表示(4)を付した商品についても製造販売するおそれがあるものと認められる。したがって，原告が被告に対し，上記各商品の製造，譲渡等の差止めを求めると共に，その廃棄を求める請求は理由がある。
５　争点(5)について
(1)　乙事件の訴えの適法性等について
ア乙事件の被告の請求は，本件衣類を販売及び販売のために展示することが不正競争行為に当たらないとして，原告に対して，原告が不正競争防止法に基づく差止請求権及び損害賠償請求権を有しないことを確認を求める請求であるところ，証拠（乙７４，検乙１，２，４，乙事件における甲１）及び弁論の全趣旨によると，被告は，本件衣類を製造販売することを具体的に予定しており，試作品も作っていること，原告は，本件衣類を販売及び販売のために展示することは不正競争行為に当たると主張していること，以上の事実が認められる。また，本件衣類に付されている「PeterRabbit」の表記は，字体が被告表示と異なる上，「familiar」の表示が一体として付されているなどしているから，被告表示と同一ではない。そうすると，本件衣類の販売及び販売のための展示について原告が被告に対して不正競争防止法に基づく差止請求権及び損害賠償請求権を有しないことの確認を求める乙事件の訴えは，甲事件とは二重起訴に当たらないのはもとより，原告と被告との紛争を抜本的に解決するために必要なものとして確認の利益を認めることができる。


イ　また，原告は，乙事件提起に至るこれまでの経過からすると，乙事件における被告の訴えは，甲事件が不利に展開していることを認識した被告が，甲事件を長引かせるために提起したものであって，訴権の濫用というべきものであると主張するが，乙事件は，被告が甲事件を長引かせるために提起したものであるとは認められず，訴権の濫用であるとは認められない。
ウ　なお，被告は，第３回口頭弁論期日で陳述された準備書面によって，乙事件の物件目録を変更したが，これについて，原告は訴え変更不許の申立てを行っている。この物件目録の変更は，物件目録として襟の織りネームの態様が多少異なるものを追加したにすぎないから，従前の請求と訴訟物が異なるということできない。したがって，訴えの変更には当たらない。また，原告の上記主張を時機に後れた攻撃方法の却下の主張と解しても，上記物件目録の変更は，上記のようなもので訴訟の完結を遅延させるものではないから，却下されるべきものではない。(2)　被告による本件衣類の販売等が，不正競争行為に該当するかどうかについてア　証拠（検乙２，４）及び弁論の全趣旨によると，以下の事実が認められる。
(ｱ)　別紙物件目録１記載の子供服には，襟部分に「PeterRabbit／Ｍ／familiar」の織りネーム（黄色地に茶色文字）が縫いつけられ，吊り札に「familiar／ONESMILEFITS   ALL」（青色部分に白色の文字）及び「familiar」（白色部分に青色の文字）のタグが付されている。
(ｲ)　別紙物件目録２記載の子供服には，襟部分に「PeterRabbit／familiar」の織りネーム（白地に青色文字）が縫いつけられ，吊り札に「familiar／ONESMILEFITS   ALL」（青色部分に白色の文字）及び「familiar」（白色部分に青色の文字）のタグが付されている。
イ　以上認定した事実からすると，本件衣類に縫い付けられた織りネームには，原告表示(1)(3)とは，字体が異なり，大文字小文字の違いがあるものの，「PeterRabbit」と表記されているものと認められる。前記１において認定判断したとおり，原告表示(1)(3)は，原告及び原告グループの商品表示として広く知られており，また，本件衣類に縫い付けられた織りネームに付された「PeterRabbit」の表記は，原告表示(1)(3)と類似しているものと認められ，その類似性は高いものというべきである。上記認定のとおり，原告表示が広く知られていること，本件衣類に付されている表示と原告表示は高い類似性を有すること及び前記２認定のとおり被告は原告からライセンスを受けて営業を行ってきた者であることからすると，被告が本件衣類を販売し販売のために展示する行為は，被告が原告グループの一員として行っているとの誤信を生じさせるおそれがあるものと認められる。被告は，本件衣類は，我が国において衣類では著名な表示である「familiar」の欧文字が明瞭に表示されており，著名な被告の店舗でのみ販売される上，「familiar」の欧文字が表示されたハンガーに吊るされ，「familiar」の欧文字が表示された紙袋に入れて販売されるから，具体的取引の実情下において原告の商品と誤認混同されるおそれはないと主張するが，上記認定の各事情からすると，本件衣類に付されている「familiar」の欧文字が著名な表示であり，著名な被告の店舗でのみ上記被告主張のような態様で販売されるとしても，上記誤信を生じることは明らかであって，被告の主張は採用できない。ウ　前記２で述べたとおり，被告が本件商標権(1)の登録商標権者であることは，原告からの不正競争防止法に基づく請求に対して，抗弁として主張することは許されない。
エ　以上のとおり，被告が本件衣類を販売し販売のために展示する行為は，不正競争防止法２条１項１号に該当するものと認められるから，乙事件の被告の請求は，いずれも理由がない。
６　結論
以上の次第で，原告の請求は主文掲記の範囲で理由があり，被告の請求はいずれも理由がないから，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４７部
裁判長裁判官    　　森　　　　　義　　之
裁判官　　　　　内　　藤　　裕　　之
裁判官　　　　　上　　田　　洋　　幸
（別紙）
原告表示目録被告表示目録
商標権目録
(1)　登録番号　　　　第１１５２７４６号
出願年月日      昭和４７年４月１１日
商品の区分　　　第１７類
指定商品　　　　被服（運動用特殊被服を除く）布製身回品（他の類に属するものを除く）寝具類（寝台を除く）
登録年月日　　　昭和５０年９月１１日
登録商標
(2)　登録番号　　　　第１３９１８９２号
出願年月日　　　昭和５１年４月３０日
商品の区分　　　第１６類
指定商品　　　　織物，編物，フエルト，その他の布地
登録年月日　　　昭和５４年９月２８日
登録商標
(3)　登録番号　　　　第１４０６６５６号
出願年月日　　　昭和５１年４月３０日
商品の区分　　　第２５類
指定商品　　　　紙類，文房具類
登録年月日　　　昭和５５年２月２９日
登録商標
(4)　登録番号　　　　第１４１２６９９号
出願年月日　　　昭和５１年４月３０日
商品の区分　　　第２０類
指定商品　　　　家具，畳類，建具，屋内装置品（書画及び彫刻を除く）屋外装置品（他の類に属するものを除く）記念カップ類，葬祭用具
登録年月日　　　昭和５５年３月２８日
登録商標
(5)　登録番号　　　　第１４１８１２０号
出願年月日　　　昭和５１年４月３０日


平成２１年１０月８日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成１９年(ワ)第３４９３号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２１年７月２８日
判決
東京都中央区＜以下略＞
原告株式会社クレハ
同訴訟代理人弁護士山内貴博
同田中昌利
同上田一郎
同古川裕実
同東崎賢治
同訴訟代理人弁理士森田憲一
同山口健次   郎
同補佐   人弁理   士脇村善一
富山市＜以下略＞
被告テイコクメディックス株式会
社訴訟承継人日医工ファーマ
株式会社
同訴訟代理人弁護士小南明也
主文
１被告は，原告に対し，５３０１万４２１７円及び内金５６万７４５０円に対する平成１９年２月２１日から，内金５２４４万６７６７円に対する平成２０年１２月５日から，それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２原告のその余の請求をいずれも棄却する。
３訴訟費用は，これを２分し，その１を原告の負担とし，その余を被告の負担とする。
４この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１当事者の求めた裁判
１請求の趣旨
()（主位的請求）1
ア被告は，別紙被告製品目録（甲）記載の製品を製造し，販売し，又は販売のために展示してはならない。
イ被告は，その占有する別紙被告製品目録（甲）記載の製品を廃棄せよ。
（予備的請求）
ア被告は，別紙被告製品目録（乙）記載の製品を製造し，販売し，又は販売のために展示してはならない。
イ被告は，その占有する別紙被告製品目録（乙）記載の製品を廃棄せよ。()被告は，原告に対し，３２８万５０９８円及びこれに対する平成１９年２2月２１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。()被告は，原告に対し，１億２７１４万２８１６円及びこれに対する平成２3０年１２月５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。()訴訟費用は被告の負担とする。4
()仮執行宣言5
２請求の趣旨に対する答弁
()原告の請求をいずれも棄却する。1
()訴訟費用は原告の負担とする。2
()仮執行免脱宣言3
第２事案の概要
本件は，経口投与用吸着剤並びに腎疾患治療又は予防剤及び肝疾患治療又は予防剤についての特許権を有する原告が，被告において別紙被告製品目録（甲）記載の製品（以下「被告製品」という）を製造，販売する行為は上記特許権を侵。害する行為であると主張して，被告に対し，特許法１００条１項に基づく被告製品の製造，販売等の差止め及び同条２項に基づく被告製品の廃棄を求めるとともに，特許法１８４条の１０第１項に基づく補償金１３９万７９１４円及び民法７０９条に基づく損害賠償金１億２９０３万円の合計１億３０４２万７９１４円並びに内金３２８万５０９８円（上記補償金及び上記損害賠償金のうち平成１８年８月４日から同年１０月３１日までの間に係る損害賠償金１８８万７１８４円の合計額）に対する請求又は不法行為の後の日である平成１９年２月２１日（訴状送達の日の翌日）から，内金１億２７１４万２８１６円に対する不法行為の後の日である平成２０年１２月５日（平成２０年１２月１日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日）から，それぞれ支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
なお，本件訴訟係属中に被告製品の仕様変更があり，原告は，主位的に，仕様変更後の被告製品についても原告の特許権を侵害するものであるとして，変更前，（（））後の被告製品を区別せず   商品名で特定される被告製品別紙被告製品目録甲の製造販売差止め及び廃棄の請求を行い，予備的に，変更前の仕様の被告製品の在庫のロット番号で特定される被告製品（被告製品目録（乙）記載１()及び２1()）の販売差止め及び廃棄と，変更前の仕様の被告製品（同目録記載１()及び1   2２()）の製造販売の差止め及び廃棄の請求をしているものである。2第３争いのない事実等（証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない）。
１当事者
()原告は，化学工業薬品，化学工業品，農薬，医薬品，医薬部外品等の製造1及び販売等を業とする株式会社である（甲１。）
（「」。），   ，()テイコクメディックス株式会社   以下テイコクという   は医薬品2医薬部外品，動物用医薬品，医療用機械器具等の製造販売及び輸入販売等を業とする株式会社であった（甲２。被告は，平成２１年６月１日，テイコ）クメディックス株式会社を吸収合併した（弁論の全趣旨（以下，テイコク）と被告を区別せず「被告」という。。）
２原告の有する特許権
()原告は，次の特許権（以下「本件特許権」といい，その特許請求の範囲請1求項１を引用する請求項６の発明を「本件発明１」といい，請求項２を引用する請求項６の発明を「本件発明２」といい，これらの発明を合わせて「本件発明」という。また，本件発明に係る特許を「本件特許」といい，本件特許に係る明細書（別紙特許公報参照）を「本件明細書」という）を有して。いる。
特許番   号第３８３５６９８号
発明の名称経口投与用吸着剤，並びに腎疾患治療又は予防剤，及
び肝疾患治療又は予防剤
出願日   平成１５年１０月３１日
優先日   平成１４年１１月１日
国際公開日平成１６年５月１３日
登録日   平成１８年８月４日
【特許請求の範囲】
【請求項１】
，．フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として製造され直径が００１～１ｍｍであり，ラングミュアの吸着式により求められる比表面積が１０００㎡／ｇ以上であり，そして細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積が０．２５ｍＬ／ｇ未満である球状活性炭からなるが，但し，式
（１：）


Ｒ＝（Ｉ－Ｉ）／（Ｉ   －Ｉ）（１）１５   ３５２４３５〔式中，Ｉは，Ｘ線回折法による回折角（２θ）が１５°における回折１５強度であり，Ｉは，Ｘ線回折法による回折角（２θ）が３５°における３５回折強度であり，Ｉは，Ｘ線回折法による回折角（２θ）が２４°にお２４
ける回折強度である〕
で求められる回折強度比（Ｒ値）が１．４以上である球状活性炭を除く，ことを特徴とする，経口投与用吸着剤。
【請求項２】
全塩基性基が０．４０ｍｅｑ／ｇ以上の球状活性炭からなる請求項１に記載の経口投与用吸着剤。
【請求項６】
請求項１～５のいずれか一項に記載の経口投与用吸着剤を有効成分とする，腎疾患治療又は予防剤。
()本件発明１を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，分説した2構成要件をそれぞれ「構成要件Ａ」などという。。）Ａフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として製造され，
Ｂ直径が０．０１～１ｍｍであり，
Ｃラングミュアの吸着式により求められる比表面積が１０００㎡／
ｇ以上であり，そして
Ｄ細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積が０．２５ｍＬ／ｇ
未満である
Ｅ球状活性炭からなるが，
Ｆ但し，式（１：）
Ｒ＝（Ｉ－Ｉ）／（Ｉ   －Ｉ）（１）１５   ３５２４３５〔式中，Ｉは，Ｘ線回折法による回折角（２θ）が１５°にお１５ける回折強度であり，Ｉは，Ｘ線回折法による回折角（２θ）３５が３５°における回折強度であり，Ｉは，Ｘ線回折法による回２４
折角（２θ）が２４°における回折強度である〕
で求められる回折強度比（Ｒ値）が１．４以上である球状活性炭
を除く，ことを特徴とする，
Ｇ経口投与用吸着剤を有効成分とする，
Ｈ腎疾患治療又は予防剤
()本件発明２を構成要件に分説すると，構成要件ＡからＨは，本件発明１と3同じであり，構成要件Ｅの前に次の構成要件が加わる。
Ｉ全塩基性基が０．４０ｍｅｑ／ｇ以上の
３原告は，平成１６年６月１４日，被告に対して，本件特許に係る出願（国際公開番号）の特許請求の範囲の内容を記載した通知書（甲１１WO2004/039381の１。以下「本件通知書」という）を発送し，本件通知書は，同月１５日，。被告へ到達した（甲１１の２。）
４被告の行為
被告は，平成１６年９月，別紙被告製品目録（甲）記載１の「キューカル細粒分包２ｇ（以下「被告製品１」という）及び同目録記載２の「キューカ」。ルカプセル２８６ｍｇ（以下「被告製品２」という）の製造，販売を，業」。として開始し，現在も，製造，販売を継続している。
（なお，被告は，平成２０年３月に被告製品の仕様を変更し，構成要件Ｄを充足しないものに変更したと主張しているので，以下，この仕様変更前の被告製品１を「被告製品１－１，被告製品２を「被告製品２－１」といい，仕様変」更後の被告製品１を「被告製品１－２，被告製品２を「被告製品２－２」と」いう。また，被告製品１－１と２－１を合わせて「仕様変更前被告製品」といい，被告製品１－２と２－２を合わせて「仕様変更後被告製品」という）。
５被告製品の構成
被告製品１及び２は，いずれも炭素源としてフェノール樹脂を使用した経口投与用吸着剤を有効成分とする，腎疾患の一つである慢性腎不全の治療薬であるから，構成要件Ａ，Ｇ及びＨを充足する。また，被告製品１及び２は，ふるいの目開き０．０１～１ｍｍの範囲に対応するふるい通過百分率（％）が，いずれも９０％以上であるから構成要件Ｂを充足し，ラングミュアの吸着式によって比表面積を計算すると，被告製品１の比表面積は１３９０㎡／ｇであり，被告製品２の比表面積は１３３０㎡／ｇであるから構成要件Ｃを充足し，さらに，被告製品１及び２の全塩基性基はいずれも０．６７ｍｅｑ／ｇであるから構成要件Ｉを充足する。
仕様変更前被告製品は，水銀圧入法によってその細孔直径７．５～１５００，．，０ｎｍの細孔容積を測定すると被告製品１－１については０   １４ｍＬ／ｇ．。被告製品２－１については０１１ｍＬ／ｇであるから構成要件Ｄを充足する
第４争点
１被告製品は，構成要件Ｅ及びＦを充足するか
２仕様変更後被告製品は，構成要件Ｄを充足するか
３本件特許は無効とされるべきものか
４今後構成要件Ｄを充足する被告製品が製造   販売される可能性が高いか本，，（件特許権の侵害のおそれの有無）
５補正後の発明の内容を通知する必要があるか（補償金請求に関し）
６補償金の額
７不法行為に基づく損害賠償の額
第５争点に関する当事者の主張
１争点１（被告製品は，構成要件Ｅ及びＦを充足するか）について
〔原告の主張〕
()構成要件Ｅ（球状活性炭からなる）について1ア被告製品が球状活性炭からなるものであることは被告製品の説明書   甲，（５）の記述（球形吸着炭）から明らかである。「」イ被告は，本件発明における「球状活性炭」は，①ピッチ類を用いた従来の製造方法と実質的に同様の操作を利用して調整して得られた，球状で比表面積が１００㎡／ｇ以上の多孔質体であること，②①で得られた多孔質体に対して，付加工程（酸化処理，還元処理など）を実施しないこと，という要件を満たさなければならないと主張し，被告製品は，付加工程を経ておらず，②を満たさないものであるから，構成要件Ｅは充足しない旨主張する。


しかしながら，後記ウに述べるように，本件明細書の記載からすれば，被告の主張する②の要件は導かれず，被告の主張は失当である。また，後記エのとおり，仮に被告主張の②の要件を前提としても，被告製品の製造工程には，被告が主張する「付加工程」なるものはないから，被告の主張は失当である。
ウ本件発明における「球状活性炭」の意義
(ｱ)本件明細書の「球状活性炭」及び「表面改質球状活性炭」の意義本件明細書の段落【００１４】には「球状『活性炭』とは，球状の熱硬化性樹脂などの炭素前駆体を熱処理した後に，賦活処理を行うことによって得られる多孔質体であり，球状で比表面積が１００㎡／ｇ以上であるものを意味する」と記載されており「球状の熱硬化性樹脂など。，の炭素前駆体を熱処理した後に，賦活処理を行うことによって得られる多孔質体であり，球状で比表面積が１００㎡／ｇ以上であるもの」という要件を満たす限り「球状活性炭」に該当するものと定義付けられて，いる。
一方で，本件明細書では「前記の球状活性炭を，前記の酸化処理及，び還元処理して得られる多孔質体，すなわち「表面改質球状活性炭」」という概念を定義し（００１７「球状活性炭」と「表面改質球状【】），活性炭」を並列的に記載している。
これらの本件明細書の記載を整合的に解釈するならば，本来は「球状」，「」活性炭   の概念に含まれるものであっても特に表面改質球状活性炭として定義されるものは「球状活性炭」から除かれて，両者は互いに重複しない概念とされたものと解すべきことになる。本件発明に即して言えば「球状の熱硬化性樹脂などの炭素前駆体を熱処理した後に，賦活，処理を行うことによって得られる多孔質体であり，球状で比表面積が１００㎡／ｇ以上であるもの」から「前記の球状活性炭を，前記の酸化処」，「」理及び還元処理して得られる多孔質体を除いたものが球状活性炭であると定義付けられていることになる。そして，本件明細書の記載によれば，除く対象となり得るものとしては「前記の球状活性炭を，前，記の酸化処理及び還元処理して得られる多孔質体」というもののみである。
要するに，本件発明における「球状活性炭」とは「球状の熱硬化性，樹脂などの炭素前駆体を熱処理した後に，賦活処理を行うことによって得られる多孔質体であり，球状で比表面積が１００㎡／ｇ以上であるもの（要件①）であって，かつ「   前記の酸化処理及び還元処理』をし」，『ていないもの（要件②）であると解すべきである。」’したがって「酸化処理」だけがされたもの，又は「還元処理」だけ，がされたもの，あるいは，その他何らかの処理をしたものであっても，それが「前記の酸化処理及び還元処理」という双方の処理をしたものでない限り「球状活性炭」の概念に含まれるのである。，そして，被告の主張を前提としても，被告製品の製造工程において，還元処理が行われていないことについては，被告は明らかに争わないのであるから，被告製品は「球状活性炭」に該当し，構成要件Ｅを充足することは明らかである。
(ｲ)被告は，上記のような，本件明細書の記載上明らかな「前記の酸化処理及び還元処理をしていないもの」という要件（要件②）から論理を’，「（，飛躍させ   本件明細書の記載に何らの根拠もない付加工程酸化処理還元処理など」という要件（要件②）を導入しているものであって，）許されない解釈である。
被告は，本件明細書の段落【０００４】から【０００６】の記載を根拠とする。しかし，まず，段落【０００６】の記述は，表面改質球状活性炭について説明しているものであり，球状活性炭について説明しているものではないから，球状活性炭について被告が主張する要件②を導く根拠とはなりえない。
次に，段落【０００４】及び【０００５】の記述は「ピッチ類から，球状活性炭を調製し，酸化還元することにより得られる従来の多孔質性球状炭素質物質」と比較して「熱硬化性樹脂を炭素源として調製した球状活性炭」が「酸化処理及び還元処理」すなわちその双方の処理を実施する前の状態にもかかわらず，有益な選択吸着性を示すことを述べているにとどまる。すなわち，酸化処理又は還元処理など何らかの処理が行「」，われた球状の活性炭を球状活性炭   から排除する趣旨の記載ではなく「」，酸化処理及び還元処理の双方を加えられた従来の活性炭に比較して「酸化処理及び還元処理」の双方が加えられなくても，本件発明における「球状活性炭」が有益な選択吸着性を示すという事実を述べたにすぎない。したがって，被告が根拠とする本件明細書の記載は，いずれも被告の主張の根拠とはなり得ないものである。
そもそも，本件発明における球状活性炭は「特異な細孔構造」を有，しているために，毒性物質の選択吸着性能が著しく向上するものである（本件明細書【００１２】参照。具体的には，直径が０．０１～１ｍ）ｍであり，比表面積が１０００㎡／ｇ以上であり，細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積が０．２５ｍＬ／ｇ未満であることが要件となっている（請求項１。すなわち，本件発明においては，フェノール樹）脂又はイオン交換樹脂を炭素源としたもののうち，直径が特定の範囲内であり（本件明細書【００２２，十分な大きさの比表面積を有しな】）がら（本件明細書【００２３，ある範囲内の大きさの直径を有する】）細孔の容積が小さい（本件明細書【００２４）球状活性炭を得ること】によって，本件明細書に記載されているとおりの顕著な作用効果を導いているのである。つまり，本件発明の主眼は，出発材料としてフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を用いるとともに「特異な細孔構造」を有，しているところにあり「酸化処理及び還元処理」を行わないことを発，明の構成要件として含むものではないことも，請求項１にそのことについて記載がないことから明らかである。したがって，請求項１に記載されている要件に加えて「球状活性炭」に「付加工程（酸化処理，還元，処理など）を実施しない」などという新たな要件を加える理由など一切存在せず，被告の主張は失当である。
エ被告製品の製造工程に「付加工程」なるものが存在しないこと本件明細書中に「付加工程」なる文言は存在しない。被告の主張によれ，「」，ば   それは官能基を導入調整するための工程を指すものであるとされ被告は，被告製品の下記の製造工程ｃないしｅによって全酸性基量が抑えられており，これらの工程が付加工程に当たる旨主張している。しかしながら，下記の工程は，いずれもそのような付加工程なるものに該当しないことは明らかである。


記工程ｃ回転炉温度を約９５０℃に維持しながら水蒸気の供給を停止
し，二酸化炭素ガスを約２０分間供給する
工程ｄ回転炉を傾斜して，炉内の活性炭を，炉の下部に置いた容器に排出する。排出に際しては，容器の頂部，底部から二酸化炭素ガスを流入させて容器中の空気と置き換え，活性炭を外気に
触れさせないようにする
工程ｅ炉内の活性炭のすべてを容器に排出した段階で容器頂部   二，（（）。）酸化炭素ガスを逃がすための開口部小孔   が空けられているに蓋をして空気の流入を遮断し，約６時間を要して１００℃程
度まで冷却する
まず，工程ｃでは，温度を９５０℃に維持しながら，二酸化炭素ガスを供給している。ここで，二酸化炭素ガス（炭酸ガス）は，賦活反応を引き起こすガスであり（本件明細書【００１４】参照，二酸化炭素ガスによ）る賦活反応については，８５０℃より高い温度で進行するとされていること（甲２５，２８，及び炭酸ガス賦活は，実際には水蒸気と併用される）場合が多いとされること（甲２５）からすれば，工程ｃにおいて生じている反応は，賦活反応と考えることが合理的である。また，この事実を測定によって示すために，原告は，実験（甲２９）を行ったところ，工程ｃと同様の条件の下で窒素ガスを注入した場合と比べて二酸化炭素ガスを注入することにより，活性炭の比表面積が増加した。したがって，工程ｃは，賦活反応が行われている工程であり，何ら「官能基を導入調整するための工程」ではない。
工程ｄ及びｅにおいては，炉内の活性炭を外気に触れさせないように容器に排出し，空気の流れを遮断しながら，約６時間かけて１００℃まで冷却しているにすぎない。そして，約９５０℃もの高温になっている活性炭を空気中において冷却しようとすれば発火することは明らかであるから，工程ｄ及びｅは，賦活処理終了後の活性炭を外気に触れることによって発火などが起こることを防ぎつつ，回転炉から容器に移しかえて冷却する過，。，程であり活性炭を製造する上で当然に必要な過程にすぎない   すなわち工程ｄ及びｅは何ら「官能基を導入調整するための工程」ではない。以上より，工程ｃないしｅが「付加工程」に該当するという被告の主張は成り立つ余地はない。
()構成要件Ｆ（回折強度比（Ｒ値）が１．４以上である球状活性炭を除く）2
について
ア被告製品につき，反射式デフラクトメーター法により回折角（２θ）１，（）。５°２４°及び３５°における回折強度をそれぞれ測定した   甲１０そして，測定された回折強度を基に，構成要件Ｆで定義されている回折強度比Ｒを算出した結果，被告製品１のＲ値は１．１１であり，被告製品２のＲ値は１．１０であったから，被告製品はいずれも構成要件Ｆを充足する。
イＸ線回折法による測定では，反射式デフラクトメーター法を採用するこ
とが当業者にとって自明であること
(ｱ)Ｘ線回折法については，日本工業規格（ＪＩＳ）及び日本薬局方においてそれぞれ関連する規格が定められており，その内容に実質的な相違点はない。炭素材料の製造，利用，評価の際に用いる測定法の規格としては，これら当業者が実験などを行う際に当然に参考にするであろう権，（），威のある規格に加え   日本学術振興会が定めた測定法学振法もまた一般的な規格として，当業者の間で広く普及している。よって，当業者であれば，本件のような試料についてＸ線回折法による測定を実施するに際しては，特段の指定がされない限り，ＪＩＳ，日本薬局方，学振法で定められた規格等に従い測定方法を決定するのが通常である。(ｲ)Ｘ線回折装置におけるＸ線の検出，測定方法は，フィルムを用いた写真法とカウンタ（計数管）を利用したカウンタ法がある（甲１２。デ）フラクトメーター法は，後者のカウンタ法に属し，カウンタによる自動記録方式のＸ線回折計（デフラクトメーター）を用いた検出，測定方法のことをいう。
本件発明の請求項１及び同項を引用している請求項に関して構成要件，（），該当性を判断するためには   Ｘ線回折法により回折角２θが１５°２４°，３５°である際の回折強度を測定することになる。上記の写真法では，ある回折角における回折強度を定量的に測定することが困難である。したがって，十分な精度をもって定量的に測定することが可能なカウンタ法を使用することは，当業者にとって自明である。そして，カウンタ法としては，デフラクトメーター法が代表的な方法であり，ＪＩＳ，日本薬局方，学振法のいずれにおいても，本件のような試料を測定する方法として，デフラクトメーター法のみが測定方法として記載されている。すなわち，当業者にとって，本件発明の請求項１の記載を見れば，デフラクトメーター法を用いて回折強度を測定することは自明といえる。
さらに，甲第１０号証の実験における「反射式」デフラクトメーター法で測定したときの記載は，デフラクトメーターを用いて，Ｘ線の入射する方向と試料面及び試料面と計数装置との角度が等しくなるように操作する，いわゆる対称反射法によってＸ線回折の測定を行ったことを示す趣旨である。ＪＩＳに記載されているＸ線回折装置の基本構造は，対称反射式を用いて測定することを前提としているし（甲１４の２～３頁，日本薬局方には「ゴニオメーターはＸ線の入射する方向と試料），面及び試料面と計数装置との角度を走査する装置である。通例，両角度が等しくなるように走査する対称反射式で測定するとの記述があり甲」（１５の９０頁，対称反射式を用いることが明記されている。）このように，Ｘ線回折法によって構成要件に定めた回折角における回折強度を測定し，その値から回折強度比（Ｒ値）を算出する場合には，「反射式デフラクトメーター法」を採用することが当業者にとって自明であることは明らかである。
ウＲ値の測定条件は，当業者にとって自明であるか，又は当業者が技術常識に従って適宜に決定すれば支障がない内容であること(ｱ)Ｘ線の線源としてＣｕＫα線を用いることについてＸ線回折法においては「測定試料に適した波長のＸ線が得られるよ，うに対陰極の種類を選択（甲１５の９０頁）した上で，当該試料の回」折強度を測定することとなる。


そして，活性炭などの炭素材料に関してＸ線回折法を使用して分析する場合，Ｘ線の線源のターゲット（対陰極）については銅（Ｃｕ）を用いることが通例である（甲１２の４４頁，甲１４の２０頁，甲１５の９０頁。また，日本薬局方（甲１５）にも記載があるとおり，活性炭な）どを試料としてＸ線回折法を行う場合においては「波長に分布のある，連続Ｘ線部分を除き，単色化した特性Ｘ線のみを用いる（甲１５の９」０頁）ことが必要であるところ，当業者であれば，特性Ｘ線として，Ｘ線強度が強く，容易に単色化することが可能なＸ線の線源としてＣｕＫα線を用いることは当然である。なお，具体的に学振法では，ＣｕＫα線を用いることが明記されている（甲１３の２５頁。）よって，当業者であれば，Ｘ線の線源としてＣｕＫα線を用いることは自明である。
(ｲ)その余の測定条件について
試料作成及びその余の測定条件については，回折強度を正確に測定するという測定の趣旨に合致する範囲内で，当業者が技術常識に従って適宜に決定，設定すればよいものである。
ａ試料の粉砕について
試料の粉砕については，ＪＩＳ（甲１４，３２）において「粒径，の大きい試料は，必要に応じて乳鉢などを用い手動又は専用の機械によって粉砕して１０μｍ以下の粒径になるようにすると記載され４」（頁「５．試料及びその調整方法，日本薬局方（甲１５）にも同様」）の記載があることから（９０頁右欄１１行「通例，試料粉末を無配向化する方法として試料をめのう乳鉢等で粉砕し，試料を粉砕して」）測定することは，当業者であれば当然に行うべきことである。原告による測定（甲１０，１６）においても当然に行われている。
ｂ試料板にアルミニウム板を用いること
試料板として，アルミニウム板を用いることも，日本薬局方等に明記されており（甲１５の９０頁右欄８行「通例，測定試料はアルミニウム又はガラス製の平板試料ホルダーの充てん部に粉末試料を充てん成形することにより調整する，アルミニウム板を用いることは当」）業者にとって当然のことである。被告が使用したＸ線回折装置を販売している株式会社リガク電機においても，アルミ試料板とガラス試料板のみが一般に販売されている。
なお，被告の実験報告書（乙６）においては，試料板としてアルミニウム板の他に，プラスチック板も使用している。しかしながら，活性炭のような炭素材料のＸ線回折の測定では，炭素原子に対するＸ線の透過力が大きいので，プラスチックの試料板を使用すると，プラスチックの構造（炭素が含まれている）の回折強度を拾ってしまう可。能性があるため，当業者にとって，活性炭のＸ線回折強度を測定する，。際に試料板としてプラスチック板を使用することは常識的ではない，「」（），（，），このことは   Ｘ線回折の手引き甲１２ＪＩＳ   甲１４３２日本薬局方（甲１５）及び学振法（甲１３）において，試料板としてプラスチック板を使用することが記載されておらず，また，被告が使用したＸ線回折装置の製造者である株式会社リガク電機を始め，原告の調査した限りではいずれの会社からも，被告が使用したプラスチックの試料板が標準試料板として販売されてないことからも明らかである。
ｃ補正について
原告の実験報告書（甲１０，１６）においては，装置誤差を補正するために，標準物質として一般的な物質であり，ＪＩＳ（甲３２の６頁「６．標準物質）において，好ましい標準物質として挙げられて」いる高純度ケイ素（シリコン）粉末を使用して回折強度の補正を行っ，（，ておりその旨は実験報告書にも明記されている   甲１０の３頁９行甲１６の２頁。）
また，吸収因子及びローレンツ偏光因子に関する補正を行う必要がないことは，ＪＩＳ（甲１４，３２）及び日本薬局方（甲１５）に，，。同因子に関する補正についての記載がないことからして当然であるエ当業者に委ねられる測定条件によって，Ｒ値の測定結果が相違すること
はないこと
(ｱ)被告は，Ｒ値は測定方法及び試料作成方法によって変動するため固有値を取り得ないと主張する。
確かに，個々の試料に関する回折強度それ自体の絶対値は，測定条件により異なるので固有値ではない。しかしながら，変化するのは回折強度の絶対値のみであり，ある回折角におけるベースライン強度を差し引いた回折強度を基準にしたとき，その強度に対するその他の回折角にお（）けるベースライン強度を差し引いた回折強度の比率すなわち相対強度は変化しない。
具体的に説明すると，以下の図１に示すように，Ｘ線回折法により実際に測定値として得られる回折強度の値は，回折強度（Ｙ）とベースライン強度（ＢＬ）との和（Ｙ＋ＢＬ）である。以下の図１では，回折角（２θ）１５°における回折強度（Ｉ）とベースライン強度（ＢＬ）１５を示す。
ここで，ある「物質Ｓ」を測定条件Ｃ１のもとで，Ｘ線回折法で測定したときに実際に回折角（２θ）１５°，２４°及び３５°において測定される回折強度をＩ，Ｉ，Ｉ   とすると，それらの回折強度は，１５２４３５以下の式（１－１（１－２）及び（１－３）で表される。），
Ｉ＝Ｙ＋ＢＬ・・・   １－１）１５１５（
Ｉ＝Ｙ＋ＢＬ・・・   １－２）２４２４（
Ｉ＝Ｙ＋ＢＬ・・・   １－３）３５３５（
上記において，Ｙは，測定条件Ｃ１での回折角（２θ）１５°にお１５いて「物質Ｓ」の構造に起因する回折強度であり，Ｙは，測定条件，   ２４Ｃ１での回折角（２θ）２４°において「物質Ｓ」の構造に起因する回折強度であり，Ｙは，測定条件Ｃ１での回折角（２θ）３５°におい３５て「物質Ｓ」の構造に起因する回折強度である。また，ＢＬは，測定条件Ｃ１でのベースライン強度である。
前記式（１－１（１－２）及び（１－３）を，本件特許の請求項），
１で規定するＲ値の計算式
Ｒ＝（Ｉ－Ｉ）／（Ｉ   －Ｉ）１５３５   ２４３５に代入して整理すると，以下の式のとおりとなる。


次に，前記と同じ「物質Ｓ」を別の測定条件Ｃ２のもとでＸ線回折法で測定したときに実際に回折角（２θ）１５°，２４°及び３５°において測定される回折強度をＩ’Ｉ’，Ｉ’   とする。回折強度Ｙ１５２４３５,の絶対値は，測定条件の変化に応じてそれぞれ変化するが，各回折強度。，相互間の相対強度は物質に固有の値であるから変化しないしたがって測定条件Ｃ１から測定条件Ｃ２への変化に伴って，回折角（２θ）１５°での回折強度Ｉ’における「物質Ｓ」の構造に起因する回折強度が１５１５２４測定条件Ｃ１での回折強度Ｙのｎ倍になるとすると，回折強度Ｉ’における「物質Ｓ」の構造に起因する回折強度もＹのｎ倍に，回折強２４度Ｉ’における「物質Ｓ」の構造に起因する回折強度もＹのｎ倍に３５   ３５なるまたベースライン強度   ＢＬも測定条件の変化に伴って   Ｂ。，（）   ，「Ｌ」に変化する。したがって，それらの回折強度は，以下の式（２－’１（２－２）及び（２－３）で表される。），
Ｉ’＝ｎＹ＋ＢＬ   ・・・２－１）１５１５   ’（Ｉ’＝ｎＹ＋ＢＬ   ・・・２－２）２４２４   ’（Ｉ’＝ｎＹ＋ＢＬ   ・・・２－３）３５３５   ’（前記式（２－１（２－２）及び（２－３）を，本件特許の請求項），
１で規定するＲ値の計算式
Ｒ＝（Ｉ－Ｉ）／（Ｉ   －Ｉ）１５３５   ２４３５に代入して整理すると，以下の式のとおりとなる。
このように，同じ「物質Ｓ」について，測定条件をＣ１からＣ２に変化させてもＲ値は変化しないのである。
R=I24-I35
I15-I35=(Y15-BL)-(Y35-BL)(Y24-BL)-(Y35-BL)=Y15-Y35
Y24-Y35
R=I'15-I'35
I'24-I'35=(nY15-BL')-(nY35-BL')(nY24-BL')-(nY35-BL')=nY15-nY35
nY24-nY35=Y15-Y35
Y24-Y35
(ｲ)Ｒ値の持つ意味
活性炭においては，回折角３５°付近にＸ線回折の回折ピークが存在しないことは明らかであるから（この事実は，乙１の２の９の９９６頁のＦｉｇ．１０及びＦｉｇ１１を見ても明らかである，実際には，。）回折角３５°における回折強度（Ｙ）は０であり，ＩはＢＬの回折３５   ３５強度と一致する。
また，当業者であれば，回折角２４°における回折強度（Ｙ）が炭２４素質材料の００２面（炭素の結晶構造が積層構造であり，その積層面に相当）に起因する回折強度であり，試料を構成する炭素の骨格構造を示したものであることは容易に把握することができる。そして，Ｒ値と比表面積（すなわち，試料の細孔構造）とがおおむね比例関係にあること（甲１８の１の１２頁）を併せて考えれば，回折角１５°における回折強度（Ｙ）が試料の細孔構造を反映したものであり，Ｒ値は測定対象１５試料の細孔構造と炭素の骨格構造の比を示すパラメータであると容易に理解することができる。
そのようなパラメータが，測定装置や試料作成方法等によって変動するはずはないから，Ｒ値が測定条件によって変化しないことは，Ｒ値の持つ意味を考察することによっても示されるといえる。オ被告の実験報告書（乙６）を根拠とする主張に対する反論
(ｱ)試料の厚さについて
被告は，試料の厚さが異なるとＲ値が異なると主張する。しかしながら，Ｒ値は，回折強度の比率（すなわち相対強度）であり，仮に，被告の主張するとおり，回折強度比であるＲ値が試料の厚さにより異なるとすれば，Ｘ線回折強度の測定及びそれに基づく物質の同定・定量などを行うに際し，試料の厚さは測定の再現性や測定精度という観点から非常に重要な因子であるということになる。
にもかかわらず，原告が提出したＸ線回折強度の測定に関するＪＩＳ等各種文献（甲１２～１５）はおろか，被告が提出したＸ線回折強度の測定に関する文献（乙１の２の１０・１１）にも，測定試料の厚さを正確に規定する必要があることは一切記載されていない。例えば，格子定数や結晶子の大きさを測定するために制定された学振法の２５頁「４－１回折線図形の測定（甲１３）には   「Ｘ線用試料をメノウ乳鉢中」，でよく混合した後，Ｘ線回折計付属の試料板に均一に充填する」としか，。，記載されておらず試料の厚さについては一切触れられていない   また（），「   ．（）」ＪＩＳ   甲３２においても７頁   ８１回折データの整理   ３に「Ｘ線強度はバックグラウンドを差し引いた回折Ｘ線のピーク高さを相対強度として求める」との記載があり，相対強度を利用して物質を。同定することが記載されている一方で，４頁「５．１．２粉体試料の試料ホルダへの充てん」には「試料ホルダには，金属やガラスなどの板に穴又はくぼみを付けたものを用いる」としか記載されておらず，試。料の厚さについては触れられていない。さらに，ＪＩＳ(甲３２)の３５頁「４．５データ処理」には測定条件として記録すべき事項が記載さ，。，れているもののそこにも試料の厚さに関する記載は一切ない   加えて被告が提出する証拠である「Ｘ線分析（乙１の２の１０）の５３頁に」も，粉砕した試料の成形方法として「１）ガラス板（中略）などに１（．，（）。」「（）～１   ５ｍｍの浅いくぼみを作りこれに試料をつめる後略   ２アルミ板，ガラス板など（厚さ２ｍｍ）に１×２ｃｍくらいの四角の窓をあけ，これに粉末試料をつめる（後略」と記載されているのみで。）あり，試料の厚さに関する厳格な記載は存在しない。
すなわち，回折角における相対強度の測定においては，測定の趣旨に合致する範囲において，当業者が適切と考える厚さで試料を作成し，測定を行えば構わないとされているのである。


この点につき，原告が行った実験の報告書（甲３３）では，試料厚さを０．８ｍｍから２．３ｍｍまで変化させているにもかかわらず，Ｒ値はいずれの厚さにおいても１．１であった。
(ｲ)測定装置について
ａ被告は，測定条件によってＲ値や回折強度が異なると主張し，被告の提出する乙第６号証には「ほぼ同じ試料厚みで測定したＲＩＮＴ１１００のＲ値とＲＩＮＴ２４００のＲ値とは一致しなかった」との記載がある（乙６の３頁。）
ｂしかしながら，そもそも，測定装置が違うと回折強度比が異なるとすれば，分析手法としてのＸ線回折法そのものが成り立たないことになる。もし，乙第６号証に記載されているとおり，測定装置によって回折強度比（相対強度）であるＲ値に０．８５から１．５６までの違いがあるとすれば，同じ物質を測定しても装置によって回折強度比が５０％以上も異なる（すなわち，装置によって当該物質のＸ線回折図形が大きく異なる）ことになる。そのようなことがもし発生すると。すれば，ＪＩＳ（甲３２の７頁以下，同３５頁以下）に記載されているようなＸ線回折図形が物質特有であることを根拠とするＸ線回折法による物質の同定そのものが全く不可能になる。しかし，現実にＸ線回折法による物質の同定が幅広く使用されている（相対強度を指標とした国際的に共通の粉末Ｘ線データベース（ＪＩＳ３５頁）が存在する）ことは明らかな事実である。このような観点からすれば，測定。装置によって回折強度比は異ならないことは明らかである。さらに，乙第６号証の測定結果から，その３頁「５．考察（２」）に記載されているような結論を導くことも非科学的である。測定装置の相違によってＲ値が異なることを測定結果の比較によって立証するためには，測定装置以外の条件を同じにしなければならないことはいうまでもない。しかしながら，例えば乙第６号証の表１に記載されている測定結果と，表２における測定結果を比較すると，試料板が異なる（表１ではプラスチック試料板，表２ではアルミ試料板。すなわ）ち，表１と表２の実験結果を比較し，その結果が相違しているとしても，測定装置のみならず，試料板までも異なっている以上，試料板の相違による影響の可能性を否定することができず，その比較は意味のあるものではない。よって，そのような条件下での比較結果から，測定装置の違いによって測定結果が異なるという結論を導くことは不可能である。
ｃ乙第６号証の表１と同じ測定装置で，かつアルミ試料板を用いて測，．。定した結果が乙第１４号証のＦｉｇ   １として被告より開示されたその結果によれば，回折角１５°における回折強度と回折角２４°における回折強度がほぼ等しいこと，すなわちＲ値が約１であることが容易に読み取れる。他方乙第６号証の表２に記載されている測定結果から算出されるＲ値もまた約１であり，これは，表１とは異なる測定装置でアルミ試料板を用いて測定した結果である。これらをまとめると以下のとおりである。
測定装置試料板Ｒ値   記載箇所
プラスチック１．４乙６・表１RINT1100
アルミ１．０乙６・表２RINT2400
アルミ約１乙１４・   １RINT1100Fig.これらの事実からは，仮に被告による測定結果が正しいとしても，試料板に適切な素材を使用すれば測定装置が異なってもＲ値は変動しないことが判明し，また，乙第６号証の表２記載のデータ及び乙１４のＦｉｇ．１から読み取れるデータと比較して，乙第６号証の表１に，（）記載のデータにおいてＲ値が変動している原因は試料板   及び敷板にプラスチックを使用していることにあることが明確になった。
(ｳ)小角散乱による影響の補正について
乙第６号証においては，解析方法②（乙６の２頁()）として，小角4散乱による影響を補正しているようであり，当該補正を行ったデータと，。して表３を記載しもって補正前後におけるＲ値が異なる旨を主張するしかしながら，乙第６号証には，いかなる補正が行われたのかについての記載がなく，反論の必要はないものである。また，小角散乱による影響について補正を行うこと自体，各種文献（甲１２～１５）にも一切記載がない上に，Ｒ値の算出においては既にベースライン補正を行っていることから，全く不要な作業であるといわざるを得ない。なお，乙第６号証には「測定データのうち小角散乱に由来するもの，は測定した全領域においてバックグラウンドとして寄与する」との記載があり（乙６の２頁，参考文献３が挙げられているものの，参考文献）３にはそのような趣旨の記載はない。また「データ処理により小角散，乱によるバックグラウンドを求め，測定データからバックグラウンドを差し引いて回折強度を求めた」との記載があり「データ処理」を裏付，けるものとして参考文献４が挙げられているものの，参考文献４には当該データ処理に関する記述は一切ない。このように，乙第６号証の参考資料を検討しても，被告の行った補正方法は明らかにならず，被告の主張は何らの根拠もないものである。
(ｴ)同じ試料厚さでかつ同じ測定装置を用いても，Ｒ値が異なるとの主張
について
被告は，乙第６号証を根拠に，同一の測定機器を用い，かつ試料の厚さその他同じ条件によっても，測定のたびにＲ値が一定でないと主張する。しかしながら，Ｒ値は，回折強度比（相対強度）である以上，測定ごとに異なる数値を示すはずがないことは前記のとおりである。なお，乙第６号証の「５．考察（３」では，ＲＩＮＴ１１００によ）る測定結果（表３）及びＲＩＮＴ２４００による測定結果（表２）を基に，Ｒ値がばらついていると述べている。しかしながら，表２及び表３，，に記載されている測定結果のうち厚さが違う試料の測定結果の比較は既に乙第６号証の考察（１）において評価されているのであるから，考察の（３）において述べられるべきは，表２に記載されている同一試料厚さの測定結果の比較（すなわち，試料厚さが０．３，０．６，１．９ｍｍのそれぞれの複数回の実験結果）に基づく考察のみであるべきである。また，試料厚さが０．３，０．６，１．９ｍｍのそれぞれ複数回の実験結果についても，同じ試料について二度測定したのか，それとも厚さをそろえた試料を複数作成し，それぞれについて測定を行ったのか不明確である。このような基本的な考察ができておらず，また，実験報告書としての基本的な記述が欠けていること自体，乙第６号証の信用性を著しく減殺させるものである。
(ｵ)乙第６号証の実験結果の問題点について


乙第６号証には，使用されているＸ線発生装置２種（①封入式Ｘ線管球，②回転体陰極型Ｘ線発生装置）を比較すると，②で発生するＸ線の方が強いにもかかわらず（②の方が高出力のＸ線を発生させるための装置であることに加え，印加電流も②は①の２倍である，②で測定し。）たＸ線回折強度の絶対値（表２）と比較して，①で測定したＸ線回折強度の絶対値（表１）の方が大きいという，不合理な結果が記載されている。
また，表２に記載されている測定結果のうち，試料層厚０．６ｍｍの一番目の数値（Ｉ：４０７，Ｉ：５１９，Ｉ   ：１０７。単位はい１５２４３５ずれもｃｐｓ）は，ベースラインであるＩの値が他の多くの測定値よ３５りも大きいにもかかわらず，Ｉの測定値が表２に掲載された測定値の１５中で昀も小さい値となっており，この測定結果が物質固有のＸ線回折図形（回折プロファイル。この場合には，炭素の回折プロファイル）を。示してない，すなわち，Ｘ線回折の基本的な条件すら満たしていない結果であることは明白である。
さらに，表１に記載の実験結果においては，表２記載の実験結果と異なり，試料層厚が増加するに従い，一方的にＲ値が減少している。試料層厚に反比例してＲ値が一方的に減少することは不可解としかいいようがなく，このような実験結果は，何らかの作為が入っているという疑いを抱かざるを得ない。
このように，乙第６号証に不合理な結果が記載しされている一方で，回折強度を測定した際のチャート等の一次データが添付されていないことを考慮すれば，乙第６号証に記載されている実験結果には，何らかの作為，又は当業者であれば測定に際して当然に排除するべく様々な配慮を行う測定ノイズが含まれている可能性が高い。
〔被告の主張〕
()構成要件Ｅ（球状活性炭からなる）について1ア以下に述べるように，本件発明における「球状活性炭」は単純な意味での「球状」の「活性炭」という用語ではなく，厳密に定義付けられなければならないものであり，被告製品はその「球状活性炭」には該当しない。
イ本件発明における「球状活性炭」の意義
(ｱ)本件発明は「熱硬化性樹脂を炭素源として調製した球状活性炭は，，酸化処理及び還元処理を実施する前の状態であるにもかかわらず，生体内の尿毒症性物質のひとつと考えられるβ－アミノイソ酪酸の吸着性に，（，）優れており   しかも有益物質である消化酵素例えばα－アミラーゼ等に対する吸着性が少ないという有益な選択吸着性を有することを見出し」たこと，及び「その選択吸着性の程度が，前記特公昭６２－１１６１１号公報（特許文献１）に記載の吸着剤よりも優れていることを見出した」ことに基づくものである（本件明細書【０００４】参照。）本件明細書においては，前記の見出した事実が「驚くべきこと」であると記載されているばかりか，さらに，従来技術では「ピッチ類から調製される球状活性炭を更に酸化処理及び還元処理して官能基を導入することによって，前記の選択吸着性が発現されることになると考えられていたので，酸化処理及び還元処理を実施する前の球状活性炭の状態で選択的吸着能を発現すること，及びその吸着能が従来の経口投与用吸着剤」「」よりも優れているという本発明者による前記の発見も   驚くべきことであると記載されている（本件明細書【０００５】参照。）その上で「前記の球状活性炭を更に酸化処理及び還元処理すること，によって調製した表面改質球状活性炭は，生体内の尿毒症性物質のひとつと考えられるβ－アミノイソ酪酸の吸着性に優れており，しかも有益物質である消化酵素（例えば，α－アミラーゼ）等に対する吸着性が少ないという前記の有益な選択吸着性が，前記特公昭６２－１１６１１号公報（特許文献１）に記載の吸着剤よりも一層向上する」と記載されている（０００６】参照。【）
なお「本発明の経口投与用吸着剤として用いる球状活性炭又は表面，改質球状活性炭は，前記のとおり，従来の経口投与用吸着剤の炭素源として用いられてきたピッチ類に代えて，炭素源として熱硬化性樹脂を用いる点を特徴としており，それ以外の点では，ピッチ類を用いる従来の製造方法と実質的に同様の操作を利用して調製することができる。本発明の経口投与用吸着剤として用いる球状活性炭又は表面改質球状活性炭は，例えば，以下の方法によって製造することができる（本件明細。」書【００１３「昀初に，熱硬化性樹脂からなる球状体を，炭素と反】），応性を有する気流（例えば，スチーム又は炭酸ガス）中で，７００～１０００℃の温度で賦活処理すると，本発明の経口投与用吸着剤として用いる球状活性炭を得ることができる。ここで，球状『活性炭』とは，球状の熱硬化性樹脂などの炭素前駆体を熱処理した後に，賦活処理を行うことによって得られる多孔質体であり，球状で比表面積が１００㎡／ｇ以上であるものを意味する。本発明においては１０００㎡／ｇ以上が好ましい（００１４   ）と記載されているように「球状活性炭」は，。」【】   ，ピッチ類を用いる従来の製造方法と実質的に同様の方法によって調整された多孔質体であること，球状で比表面積が１００㎡／ｇ以上であることも記載されている。
(ｲ)すなわち，本件発明の本質的部分は，本件明細書の記載から「フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として製造した球状活性炭」であることは一目瞭然であり，この構成によって，従来技術と同等以上の選択吸着性能を有する経口投与用吸着剤を極めて容易に得ることができるというものである。
ところが「フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として製造，すること」をその本質的部分とするにもかかわらず「フェノール樹脂，（）」又はイオン交換樹脂を炭素源として製造した球形の活性炭多孔質体との構成は，公知技術（乙１の２の１，２，７）である。そうであるとすれば，その本質的部分を構成する「球状活性炭」の要件（構成要件Ｅ）は，単に「球状」の「活性炭」であるとか「球状」，の「多孔質体」などのように一般的な意味に理解してはならず，厳密に定義付けられなければならない。


(ｳ)そして，本件明細書の上記記載によれば，本件発明の「球状活性炭」は「フェノール樹脂又はイオン交換樹脂」を炭素源として従来と同じ，（，）製造方法ピッチ類の場合と同様に熱処理後   賦活処理を行う製造方法で調製することによって容易に得られるもの（多孔質体，球状で比表面積が１００㎡／ｇ以上）であり，その後に官能基を導入調製するための付加工程（例えば，酸化処理及び還元処理などの工程）を実施しなくても，従来技術と同等以上の選択吸着性を有する経口投与用吸着剤を得ることができるとするものである。換言すれば，その後に付加工程を実施，「」。して得られた物質は   本件発明の球状活性炭の概念には含まれない(ｴ)以上からすれば，本件発明における「球状活性炭」とは，①ピッチ類を用いた従来の製造方法と実質的に同様の操作を利用して調製して得られた，球状で比表面積が１００㎡／ｇ以上の多孔質体であること，②①で得られた多孔質体に対して，付加工程（酸化処理，還元処理など）を実施しないことの２つの要件を満たすものでなければならない。ウ被告製品は，本件発明の「球状活性炭」に該当しないこと
(ｱ)被告製品の製造工程
被告製品は，以下のような工程で製造されるものである。工程ａ球形粒状フェノール系樹脂を炉に入れ，窒素ガス気流下，約８００℃で炉内に約３０分間滞留させて炭素質材料を得る。（），，工程ｂ   炭素質材料約５０ｋｇを回転炉に仕込み   水蒸気雰囲気中約９５０℃で約１３時間賦活処理を行い，活性炭を生成する。工程ｃ回転炉温度を約９５０℃に維持しながら水蒸気の供給を停止し，二酸化炭素ガスを約２０分間供給する。
工程ｄ回転炉を傾斜して，炉内の活性炭を，炉の下部に置いた容器に排出する。排出に際しては，容器の頂部，底部から二酸化炭素ガスを流入させて容器中の空気と置き換え，活性炭を外気に触れさせないようにする。
工程ｅ炉内の活性炭のすべてを容器に排出した段階で，容器頂部（二（）。）酸化炭素ガスを逃がすための開口部小孔   が空けられているに蓋をして空気の流入を遮断し，約６時間を要して１００℃程度まで冷却する。
(ｲ)上記のように，被告製品の製造工程においては，球形粒状フェノール系樹脂に対する熱処理工程（工程ａ，水蒸気賦活処理工程（工程ｂ））に加えて，二酸化炭素ガス供給工程（工程ｃ，炉からの排出工程（工）程ｄ，冷却工程（工程ｅ）を経て，活性炭（被告製品）を得るもので）ある。このように，空気の流入を遮断し，二酸化炭素を供給して炉内の雰囲気を二酸化炭素ガスに変えて約９５０℃で保持した上で，炉から排出し，さらに二酸化炭素ガス雰囲気下で冷却工程を経ることで，全酸性基量が際だって少なく毒素物質の吸着性能が向上した活性炭を得ることができるのである。
すなわち，被告製品の製造工程における工程ｃからｅは，前記付加工程（酸化処理，還元処理などの工程）に相当することは明らかである。(ｳ)以上からすれば被告製品は   付加工程を実施しないとの要件前，，「」   （），「」記イ(ｴ)の要件②   を満たさないものであり本件発明の球状活性炭には該当せず，構成要件Ｅを充足しない。
(ｴ)原告は，工程ｃにおいて，二酸化炭素ガスを供給していることは，賦活処理と考えることが合理的であると主張する。
しかしながら，賦活処理は，既に工程ｂで行っているのであるから，再び賦活処理を行う必要性など全く存在しない。二酸化炭素ガスが賦活反応を引き起こすガスであることは確かであるものの，既にｂ工程によって水蒸気雰囲気中で賦活処理を行っているのであるから，この二酸化炭素ガス供給工程は，単純な賦活工程ではなく，既に工程ｂによって導入された官能基を調整するための工程であると理解すべきである。また，原告は，工程ｄ及びｅが冷却工程にすぎないと主張する。確かに，工程ｄ及びｅは，活性炭を製造する上で当然に必要な冷却過程の範疇に含まれることは当然である。しかしながら，単なる冷却であ。，れば自然に放置することで十分である工程ｄ及びｅを経ることにより．（）全酸性基量０１４ｍｅｑ／ｇ未満という低い数値が得られた   乙１３ので，被告製品の製造工程においては，自然放置ではなく，あえて製造工程ｄおよびｅを経ているのであって，このことからすれば，二酸化炭素ガス流入による冷却工程は，既に導入された官能基を調整するための工程であると理解すべきである。
()構成要件Ｆ（回折強度比（Ｒ値）が１．４以上である球状活性炭を除く）2
について
ア本件明細書には，Ｒ値を含めた回折強度に関連する説明を根拠付ける記，，。載は一切なく原告の主張する測定方法   測定条件を採用する根拠はない
イ原告の実験報告書について
(ｱ)原告の提出する実験報告書（甲１０）には，以下のように記載されている。
()測定装置a
Ｘ線回折装置（株式会社リガク製「ＲＡＤ－ｒＣ／ＰＣ化）」
()試料作成方法b
試料を１２０℃で３時間減圧乾燥する。
アルミニウム試料板（３５×５０ｍ㎡，ｔ＝１．５ｍｍの板に２０×１８ｍ㎡の穴を空けたもの）に充填する。
()測定方法c
グラファイトモノクロメーターにより単色化したＣｕＫα線（波長λ＝０．１５４１８ｎｍ）を線源とする。
反射式デフラクトメーター法による。
()測定条件d
Ｘ線発生部及びスリットの条件
印加電圧４０ｋＶ，電流１００ｍＡ
発散スリット＝１／２°，受光スリット＝０．１５ｍｍ，散乱
スリット＝１／２°
()回折図形の補正e
ローレンツ偏光因子，吸収因子，原子散乱因子等に関する補正行わず。
標準物質用高純度シリコン粉末（１１１）回折線を用いて回折角を補正。


(ｲ)以上の条件等について，原告が証拠を用いて説明したのは()だけcであり，それ以外について全く合理的な説明がされていない。Ｘ線回折強度測定に際して使用する試料の粉砕の程度や試料作成方法，充填方法等に注意しなければ，その回折強度測定の再現性は失われるのであるから，物質特定のためにはそれらの測定条件を明確にしておかなければならない。それにもかかわらず「()試料作成方法」，   bにおいて，試料を粉砕したかどうか，粉砕したとしてどの程度粉砕したか「アルミニウム試料板（３５×５０ｍ㎡，ｔ＝１．５ｍｍの板，に２０×１８ｍ㎡の穴を空けたもの」を用いたのはなぜか，それに）対して試料をどの程度の強度で充填したかについては全く記載されてない。
また，通常，Ｘ線回折法に基づいて回折強度を測定する場合，補正をするのが一般的であるにもかかわらず「()回折図形の補正」に，   eおいては，一切補正を行っていない。これについても，なぜ補正をしないのかについて全く記載されていない。
ウ測定方法によって全く異なる回折強度値となること(ｱ)乙第１号証の２の１０には，Ｘ線回折強度の測定に際しては，十分に細かい試料を用いなければ測定の再現性が失われること，粒子の粉砕の程度（大きさ）は４５μｍ以下であること，粉砕した試料を平板状に形，，，．成する方法として   ①ガラス板アルミ板プラスチック板等に１～１５ｍｍのくぼみを作り，これに試料をつめる場合と，②厚さ２ｍｍのアルミ板，ガラス板等に１×２ｃｍ位の四角の窓をあけてこれに粉末試料をつめる場合があること，充填に際して注意を要するべきことなどが記載されている。
また，乙第１号証の２の１１には，Ｘ線回折強度の測定の試料作成に際しては，メノウ乳鉢で１５０メッシュ標準篩をすべてが通過するように粉砕すること，試料板に試料を充填する前に試料と標準物質を十分に混合し，均一に充填することが必要であることなどが記載されている。要するに，Ｘ線回折強度測定に際して，使用する試料の粉砕の程度や試料作成方法，充填方法などに注意しなければ，その回折強度測定の再現性が失われるということであり，換言すれば，物質特定のために回折強度値を用いる場合は，それらの測定条件を明確にしておかなければならないということである。
(ｲ)原告は，ある回折角におけるベースライン強度を差し引いた回折強度を基準にしたとき，その強度に対するその他の回折角におけるベースライン強度を差し引いた回折強度の比率（すなわち相対強度）は，変化しないと主張する。
この主張は，測定条件を変化させた場合，回折角１５°における試料の構造に起因する回折強度がｎ倍になると，回折角２４°及び３５°における同試料の構造に起因する回折強度もｎ倍になることを，その前提としている。しかしながら，なぜ，そのような前提が成り立つかについての理由は不明であり，原告の主張はその前提を欠くものである。また，原告は，ベースライン強度を一定値と想定しており「回折角，３５°における回折強度（Ｙ）は０であり，ＩはＢＬの回折強度と３５   ３５一致する」と主張する。
しかしながら，この前提も誤っている。甲第１３号証の２６頁の脚注７には「バックグラウンドは付図１の如く水平に引く。()回折線の，   112場合は８９°，()回折線の場合は７５°，()回折線の場合は５７110   004°，()回折線の場合は２９°付近を基準とするとよい」とされてお002   。り，解析の対象とする結晶面によって異なる角度の値をバックグラウンドとして使用する旨が記載されている。そして，小角散乱の影響を考えると，通常は，それをバックグラウンド（小角側に行くほど立ち上がるようなカーブを描くので，一定値（＝横軸に平行）ではない。乙１４参照）として差し引くのが技術常識である。回折角３５°における回折強度をバックグラウンドとして，全角度領域において差し引くことの理論的根拠は全く薄弱である。
エ被告の実験報告書（乙６）について
被告が行った実験の結果（乙６）によれば，測定装置①（）RINT1100，．，．，．，．及びプラスチック試料板を用い試料層厚を０   ８１０   １１２，．．。２に変更した結果   Ｒ値は１２９～１５６と大きく異なる値をとったまた，ほぼ同じ試料厚で測定した測定装置①によるＲ値（１．５６，１．，．，．）   （）（   ．５０１３１   １２９と測定装置②   によるＲ値０RINT2400９９，１．１８，０．７３，０．９９，１．０５，０．８５，０．９５）は一致せず，Ｒ値は一定でないことが明らかとなった。さらに，小角散乱による影響を補正で除去したところ，Ｒ値は０．１９，０．２６であり，補正を行わなかった場合のＲ値（０．８５～１．５６）とは全く異なる値が得られた。
以上のとおり，Ｒ値及びその前提となる回折強度は，測定方法はもちろん，その測定のために作成する試料の作成方法や補正の有無によっても大きく変動するものであり，およそ物質の特定において固有値を取り得ないことは明らかである。
２争点２（仕様変更後被告製品は，構成要件Ｄを充足するか）
〔原告の主張〕
()仕様変更後被告製品が低細孔容積品を有効成分とする腎疾患治療又は予防1
剤であり，本件特許の構成要件を充足すること
ア仕様変更後被告製品が，低細孔容積品と高細孔容積品の２種類の物質に
截然と区別されること
(ｱ)水による分離実験と細孔容積の測定（甲６０の１）仕様変更後被告製品について水による分離を行うと，浮遊品と沈降品とにきれいに分離される。仕様変更後被告製品における浮遊品と沈降品の割合は，浮遊品が約４割で，沈降品が約６割である。そして，浮遊品及び沈降品について「細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積」を測定したところ「細孔直径７．５～１５０００ｎｍ，の細孔容積が０．２５ｍＬ／ｇ未満」という構成要件Ｄについて，浮遊品はすべてこれを充足せず，沈降品はすべてこれを充足することが明らかとなった。


「．」，   ．沈降品の細孔直径７５～１５０００ｎｍの細孔容積   の値は０１ｍＬ／ｇ前後であり，構成要件Ｄの閾値（０．２５ｍＬ／ｇ）を大きく下回る。また，沈降品の細孔容積が０．０８５１～０．１４６８ｍＬ／ｇの間に分布しているのに対し，浮遊品の細孔直径は０．５５７４～０．８２３３ｍＬ／ｇの間に分布しており，絶対値としておおよそ１桁も異なる。同一サンプル内であるにもかかわらず，これら沈降品の細孔容積と浮遊品の細孔容積の比をとると，１：５．５～１：７．８と大きな差異があることがわかる。このような差異は，均一な仕様の下に製造された物質を分離した場合には生じ得ない。さらに，平成２１年２月９日付け測定分析結果報告書において用いられた試料について，浮遊品の細孔容積と沈降品の細孔容積との加重平均をとり，全体の細孔容積を求めると，平均で０．３１６ｍＬ／ｇとなるが，全体の細孔容積が０．３１６ｍＬ／ｇである物質の６割を取り出した場合の細孔容積が０．０８５１～０．１４６８ｍＬ／ｇであり，残り４割を取り出した場合の細孔．．，容積が０５５７４～０   ８２３３ｍＬ／ｇとなるような物質を想定し細孔容積がどのように分布するかを試算してグラフ化すると二つのピークが表れ，これによると，仕様変更後被告製品は，細孔容積の大きい浮，，遊品群と細孔容積の小さい沈降品群との２種類の物質の混合物であり前者が約４割の重量を，後者が約６割の重量を占めるものであると考えられる。
すなわち，仕様変更後被告製品には，構成要件Ｄを満たすものが約６割も含まれているものの本件特許権の侵害品沈降品   に非侵害品浮，（）   （遊品）が混合しているため，全体としては，たまたま構成要件Ｄを充足しないような測定結果が得られているものにすぎないのである。
(ｲ)被告による実験報告書（乙３７）について
（），，被告から提出された実験報告書   乙３７は仕様変更前被告製品と仕様変更後被告製品及び原告製品（クレメジンカプセル２００ｍｇ）について，比重の異なる溶液での分離を試みた実験であるが，以下に述べるように，この実験結果は，原告の主張を裏付けるものと評価できる。実験報告書（乙３７）の３頁の分離結果に基づいて，仕様変更前被告製品，仕様変更後被告製品及び原告製品の比重ごとの分布を表にすると下記のとおりとなる。
比重
1.01.01.3   1.31.51.5   1.71.71.9～～   ～～～
仕様変更前
17.7%3.0%24.3%   36.6%18.4%被告製品
仕様変更後
22.8%0.0%22.7%   37.1%17.5%被告製品
原告製品
0.0%0.0%0.0%   13.7%86.3%注目すべきは，仕様変更後被告製品の比重のうち，１．０～１．３の欄が０．０％になっていることである。すなわち，比重１．０以下の範囲（２２．８％）と，比重１．３以上１．９以下（７６．２％）とに截然と分かれているのである。適切に管理された工程から得られる測定値の分布が正規分布に近い分布となることは当業者の技術常識であり甲，（６４の１１５頁，均一の仕様の下に同一の工程で製造された物質であ）れば，上記のような分布の分断は生じ得ないものである。このような分布の分断が生じていることは，仕様変更後被告製品の中に低細孔容積品と高細孔容積品の２種類の物質が見られるというばかりではなく，低細孔容積品と高細孔容積品とが，比重１．０を境に連続しているのではなく，比重１．０以下の高細孔容積品と比重１．３以上の低細孔容積品とに截然と区別される別個の物質であることを示しているのである。イ本件特許の構成要件の文言が，２種類の物質の混合物である仕様変更後
被告製品も包含していること
本件特許の構成要件のうち構成要件Ｄ「細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積が０．２５ｍＬ／ｇ未満であり」は「腎疾患治療又は予防，剤（構成要件Ｈ）の有効成分である「経口投与用吸着剤（構成要件Ｇ）」」を構成する「球状活性炭（構成要件Ｅ）を限定する構成要件である。」医療用医薬品においては，有効成分にその他の成分を配合して製剤とすることが一般的に行われており，このことは当業者の技術常識である。そして，細孔容積に関する構成要件Ｄを含め，構成要件ＡないしＦを充足する球状活性炭が存在し，そのような球状活性炭を有効成分とする腎疾患治療又は予防剤があるとすれば，その腎疾患治療又は予防剤は，本件発明の技術的範囲に含まれる。この結論は，仮にその腎疾患治療又は予防剤が同時に他の成分を含有していたとしても変わりはない。
本件明細書に「更に他の薬剤であるアルミゲルやケイキサレートなど，の電解質調節剤と配合した複合剤の形態で用いることもできる（００。」【３５）との記載があることも，本件発明の技術的思想の範囲内に構成要】件ＡないしＦを充足する球状活性炭を有効成分とし，同時に他の成分をも含有する腎疾患治療又は予防剤が含まれていることを示すものである。したがって，細孔容積に関する構成要件Ｄは，腎疾患治療又は予防剤全体を対象として判定されるべきものではなく腎疾患治療又は予防剤が含有する有効成分たる球状活性炭のみを対象として判定されるべきものであり，このことは，本件特許の特許請求の範囲の文言から自明である。ウ仕様変更後被告製品が本件特許の構成要件Ｄを充足すること，．，前記のとおり仕様変更後被告製品が比重１   ０以下の高細孔容積品と比重１．３以上の低細孔容積品という截然と区別される別個の物質の混合品であることは明らかである。
そして，測定分析結果報告書（甲６０の１）によれば，低細孔容積品の細孔容積は，０．１ｍＬ／ｇ前後（０．０８５１～０．１４６８ｍＬ／ｇ。），（．   ）の間に分布しているであり構成要件Ｄの限界値   ０２５ｍＬ／ｇを大きく下回るものである。


そうすると，低細孔容積品は，本件特許の構成要件ＡないしＦを充足する有効成分たる球状活性炭に該当する。仕様変更後被告製品は，この構成要件を充足する有効成分と同時に他の成分である高細孔容積品をも含有する腎疾患治療又は予防剤であり，前記のとおり，このような仕様変更後被告製品が本件特許の構成要件を充足することは，本件特許の特許請求の範囲の文言から自明である。
()仕様変更後被告製品（被告製品１－２及び２－２）が混合物であることを2捨象したとしても，その少なくとも一部の製品は，本件特許の構成要件を充
足すること
ア仕様変更後被告製品が混合物であることを捨象し，一体の物として構成要件充足性を判定するとしても，以下のとおり，仕様変更後被告製品の少なくとも一部の製品は，本件特許の構成要件を充足するから，仕様変更後被告製品の製造，販売は，本件特許権を侵害するものであり，また，本件特許権を侵害するおそれがある。
イ仕様変更後被告製品の測定結果としては，原告従業員作成の実験報告書（甲５１，５３）と，株式会社島津テクノリサーチ（以下「島津テクノリ」。）（，，サーチ   という作成の測定分析結果報告書乙１５の１   乙２３の１乙２４，甲５９の１）が存在する。
これらの測定結果に含まれる測定値は，合計１２１件であるが，これらの測定値は，あくまで仕様変更後被告製品全体から一部をサンプルとして取り出し測定したことによって得られた値にすぎず，これらの測定値の昀大値・昀小値がそのまま仕様変更後被告製品全体の昀大値・昀小値を示すものではない。しかも，仕様変更後被告製品は，ばらつきが大きいため，その測定値（細孔容積）は相当幅のあるものとなっている。そのため，これらの測定値を表面的に認識するだけでは，分析として不十分である。仕様変更後被告製品のばらつきの大きさを考慮し，測定値の分布の状況をも検討することによってこそ，被告が製造，販売する仕様変更後被告製品の全体像を認識することが可能となり，かつ，本件特許権侵害の有無及びそのおそれを判断することが可能となるものである。そこで，上記の観点から各測定結果の内容を分析し，整理して述べることとする。
ウ各測定結果の内容
(ｱ)原告従業員作成の実験報告書（甲５１，５３）当該実験報告書（甲５１，５３）の測定対象は，①被告提供の被告製品１－２（ロット番号７ＦＡ，７ＦＢ，７ＨＡ，７ＨＢ，８ＡＡ，②）市販の被告製品１－２（ロット番号７ＨＢ，８ＡＡ，８ＣＡ，８ＤＡ，８ＦＡ，８ＧＡ，８ＧＢ，③被告提供の被告製品２－２（ロット番号）７ＧＡ）及び④市販の被告製品２－２（ロット番号７ＧＡ）である。縮分操作は行われていない。
測定結果は，別紙測定結果一覧「甲５１」欄及び「甲５１，甲５３」欄の記載のとおりであり，①被告提供の被告製品１－２につき１０件，②市販の被告製品１－２につき２１件，③被告提供の被告製品２－２につき２件，④市販の被告製品２－２につき３件の合計３６件の測定値が得られ，そのうち②市販の被告製品１－２の３件（ロット番号８ＤＡ，８ＦＡ，③被告提供の被告製品２－２の１件（ロット番号７ＧＡ）及）び④市販の被告製品２－２の２件（ロット番号７ＧＡ）の合計６件の細孔容積が０．２５ｍＬ／ｇ未満であった。
(ｲ)原告依頼に係る島津テクノリサーチ作成の平成２１年１月８日付け測
定分析結果報告書（甲５９の１）
当該測定分析結果報告書（甲５９の１）の測定対象は，①被告製品１－２（ロット番号８ＡＡ，８ＣＡ，８ＤＡ，８ＦＡ，８ＧＡ，８ＧＢ，８ＧＣ）及び②被告製品２－２（ロット番号７ＧＡ，８ＨＡ）である。縮分操作が行われている。
，「」，測定結果は   別紙測定結果一覧甲５９の１欄記載のとおりであり５４件の測定値が得られ，そのうち①被告製品１－２の１件（ロット番号８ＤＡ）の細孔容積が０．２５ｍＬ／ｇ未満であった。(ｳ)被告依頼に係る島津テクノリサーチ作成測定分析結果報告書（乙１５の１，２３の１，２４）
当該各測定分析結果報告書（乙１５の１，２３の１，２４）の測定対，（，，，，象は   ①被告製品１－２ロット番号７ＦＡ７ＦＢ   ７ＨＡ７ＨＢ８ＡＡ，８ＣＡ，８ＤＡ，８ＦＡ，８ＧＡ，８ＧＢ，８ＧＣ）及び②被告製品２－２（ロット番号７ＧＡ，８ＨＡ）である。
縮分操作が行われている。
測定結果は，別紙測定結果一覧「乙１５の１，２３の１，２４」欄記載のとおりであり，被告製品１－２につき２５件，被告製品２－２につき６件の合計３１件の測定値が得られ，細孔容積が０．２５ｍＬ／ｇ未満となる測定値はなかった。
エ測定結果の分析
(ｱ)縮分操作の有無による測定結果の相違の対比
前記のとおり，原告従業員の実験報告書（甲５１，５３）では，合計３６件の測定値が得られ，測定値は，０．１９３～０．４５７の範囲に分布し，６件の細孔容積が０．２５ｍＬ／ｇ未満であった。これに対し，原告又は被告依頼に係る島津テクノリサーチ作成の測定分析結果報告書（甲５９の１，乙１５の１，２３の１，２４）では，合計８５件の測定値が得られ，測定値は，０．２４２８～０．３８４６の範囲に分布し，１件の細孔容積が０．２５ｍＬ／ｇ未満であった。このように，原告従業員の実験報告書に比して，島津テクノリサーチ作成の測定分析結果報告書は，細孔容積の分布の範囲が狭く，細孔容積が０．２５ｍＬ／ｇ未満となる測定値が少ない。この差異は，縮分操作の有無によるところが大きいと考えられる。


(ｲ)縮分の影響について
縮分操作とは，乙第１５号証の１頁に「アルミ袋・カプセルを開き，１包分（約２ｇ）を混ぜ合わせた後，二分器で縮分」と記載されているとおり，試料を均一に混合する操作である。縮分操作を行うと，試料が均一に混合されるため，原試料のばらつきが大きくても，縮分操作後の試料は，ばらつきが抑制されることになる。
したがって，島津テクノリサーチによる測定分析結果報告書（甲５９の１）に信頼性があることは当然であるが，原告従業員による実験報告書（甲５１，５３）も，原試料のばらつきを忠実に反映させた点で高い信頼性を有するものである。
そして，原告従業員の実験報告書（甲５１，５３）によれば，仕様変更後被告製品については，大きなばらつきの中で，構成要件Ｄを満たすサンプルがあることが客観的に示されている。また，島津テクノリサーチによる測定分析結果報告書（甲５９の１）は，縮分操作をしてばらつきを抑制しても，なお，構成要件Ｄを満たすものが含まれていることを示している。
〔被告の主張〕
()被告製品１－２のロット番号７ＦＡ，７ＦＢ，７ＨＡ，７ＨＢ，８ＡＡ，1８ＧＡ，８ＧＢ及び８ＧＣ，並びに，被告製品２－２のロット番号８ＨＡについては，被告の依頼による島津テクノリサーチの測定分析結果報告書（乙，，），   （，１５の１２３の１   ２４のみならず原告従業員の実験報告書   甲５１５３）及び原告の依頼による島津テクノリサーチの測定分析結果報告書（甲５９の１）においても，ほとんどの試料について細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積は０．２５ｍＬ／ｇ以上の結果が出ており，構成要件Ｄを充足しないことは明らかである。
()なお，原告従業員の実験報告書（甲５１，５３）によれば，被告製品１－2２のロット番号８ＤＡ及び８ＦＡと被告製品２－２のロット番号７ＧＡについて，細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積が０．２５ｍＬ／ｇ未満の結果が６回測定されたとされる。
しかしながら，被告が測定分析を依頼した島津テクノリサーチによる測定分析結果報告書（乙１５の１，２３の１，２４）によれば，いずれも細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積が０．２５ｍＬ／ｇ以上との測定結果となっており，これに反する原告が自社内部で行ったにすぎない分析結果は信用性が低い（下記()参照。4   ）
()また，被告製品１－２のロット番号８ＤＡについては，原告が島津テクノ3リサーチに依頼した測定分析の結果報告書（甲５９の１）において，１回だけ０．２５ｍＬ／ｇ未満の数値（０．２４２８）が測定されている。もっとも，その試料であるロット番号８ＤＡについては，同じ実験方法によって測定しているデータ９件のうち８件が０．２５ｍＬ／ｇ以上を示し，９件の平均値が０．２８３９であること，及びこの種の製品においては，完全な均一性を要求することは不可能であり，ばらつきが出ることはむしろ当然であることからすれば，たまたま生じた測定誤差の範囲内としか考えられない。
()原告従業員の実験報告書は信頼性がないこと4ア原告は，縮分操作を行うと，試料が均一に混合されるため，原試料のば，，，らつきが大きくても縮分操作後の試料は   ばらつきが抑制されるとして縮分を行っていない原告従業員の実験報告書（甲５１，５３）の分析結果も，試料のばらつきを忠実に反映させた点で高い信頼性を有するなどと主張する。しかしながら，以下に述べるように，この原告の主張は誤りであり，縮分が行われていない同実験報告書は信頼性がない。イ縮分操作とは，試料を均一に混合する操作ではないこと本件発明における構成要件Ｄを充足するかどうかを測定するに際して，本件明細書【００２９】に記載された測定装置（水銀ポロシメーター（例えば，社製「）による必要がある。MICROMERITICS   AUTOPORE9200」）しかしながら，島津テクノリサーチの有する水銀ポロシメーター「島津－マイクロメリティックス社製オートポア９２２０形」において，測定試料を入れる標準セル（容積５ｃｃ）のステム容積は約０．４ｃｃであり，，．。，その試料容量としては被告製品では約０   ４ｇが適切であるそのため１回服用量が２ｇである被告製品においては，その母集団（２ｇ）が測定操作上多すぎるため，全体を一括して測定することができない。そこで，その量を標準セルに入れる適正量０．４ｇに減らす必要があるが，その減量に際して，その特性を維持し，母集団の平均組成を変えないように分析試料を作成する必要がある。
「分析の基礎技術（乙３１）に「試料の縮分」につき   「主として固」，，体試料を取り扱う場合に，前述のようにして採取した試料は分析操作上多すぎるのでなるべく平均組成をかえないようにしてその量をへらさなければならない。この操作を縮分()という」と記載されているとおreduction   。りである。
以上の操作を縮分というのであって，縮分が試料を均一に混合する旨の原告主張は誤りである。


ウ縮分は，試料のばらつきを抑制するものではないことこのように，縮分操作は，原試料のばらつきを抑制するものではない。母集団全体から直接の分析対象となる分析試料を適切に選択していかなければ，その全体の性質は明らかとならない。ここで「試料」とは「分，，析に提供されたもの，または分析対象となるものから採取し，母集団（バ）」，ルクの本質的性質を保持するような方法で選ばれた物質の部分   をいい「試料採取過程（サンプリング」とは「大量物質から小部分の物質を抜）き取り，その部分がどの点から見ても母集団（バルク）の特性をもつ代表となるように分析試料を作って行く，いく段もの過程」をいう。さらに，「縮分」とはこのサンプリングの一過程であり「二段試料（大口試料を一定の方式で分割して得た量の少ない試料）から一定の方式で試料の量を少なくし，分析試料にいたる過程」である。そして，この「縮分」を経て得られた「分析試料」は「分析のために供せられる昀終試料」であり「分，，析試料は均一であるとみなされ，また分析の対象となる母集団の特性を保持している必要がある」とされる（以上について，乙３２。。）そして，この縮分のために用いる器械が「縮分器」である。例えば，試料縮分器の代表的メーカーである筒井理化学器械株式会社の試料縮分器のパンフレット（乙３３）には「粉粒体は移動や攪拌により，粒度，比重，差に基づく分離，偏析が起こるため，粉粒体製品の試験を行う時，試料の縮分を適切にしなければ信頼できる結果が得られません」と記載してい。る。
エ本件明細書には記載がないものの，縮分による試料作成が技術常識であ
ること
縮分による試料作成が技術常識であることを示す文献が多数存在する（乙３１，３２，３４～３６。）
他方，本件明細書においては，縮分操作について言及されていない。しかしながら，前記技術常識に基づけば，適切なサンプリング操作である縮分を経た後の試料についての実験データが記載されているものと理解せざるを得ない。
本件発明の従来技術とされる「特公昭６２－１１６１１公報（乙４）」の７欄には「一般にヒトを対象とする場合に経口投与量は１日当り１～，５ｇを３～４回に分けて服用し，更に症状によって適宜増減する。投与形態は散剤，顆粒，錠剤，糖衣錠，カプセル懸濁剤，乳剤等いずれも取り得る」と記載されており，炭素質吸着剤を構成する球形炭素質物質を１粒ずつ経口投与するのではなく，１～２０ｇを３～４回に分けて服用することを前提としている。すなわち，１回当たり数百ｍｇ～数ｇを経口投与するのであるから，球形吸着炭が集合体として機能し，その効果を奏することが当然の前提となっている。
そして，本件明細書においても，経口投与用吸着剤を１粒１粒単独で機能させるのではなく，前記従来技術を当然の前提とした上で（本件明細書【００３５】参照，球状活性炭又は表面改質球状活性炭の集合体として）用いることが明確に記載されている。
例えば，本件明細書【００２２】においては，本件発明の球状活性炭の直径は０．０１～１ｍｍであり，その確認方法は，その範囲に対応するふるい通過百分率が９０％以上であることとされており，球状活性炭の集合体を構成する各粒の直径にばらつきがあることを当然の前提としている。また，本件明細書に実施例として記載されているものは，一定量の試料のまとまりをもってその作用効果を検証している。
さらに，細孔容積を水銀圧入法によって測定するとされていること自体が，細孔分布に関しては間接的な測定法であり，材料全体の平均的な情報を得るものである。特許庁が公開している標準技術集「２－１－１有機高分子多孔質体の機能と物性／評価方法／多孔性「２－１－１－２細」孔分布（Ｈｇ圧入法（乙３０）には，水銀圧入法は，細孔分布を間接）」的に測定するものであり，材料全体の平均的な情報を得るための手法であることが記載されている。
このように，測定対象物質を入れる試料容器の容量に限りがある以上，集合体である試料の細孔分布を測定するために，適切なサンプリングをしなければ集合体全体の情報を的確に得ることができない。そして，このサンプリング方法について，本件明細書には明示されていないのであるから，当業者の技術常識に従って判断せざるを得ないのであ。，，，   ，．る仮にこのサンプリングについて   いいかげんな方法例えば２９９ｇの中から適当に試料容器の容量に応ずる量だけ抜き取って測定したのであれば，その得られた数値はたまたまそのような数値であったというだけであり，その集合体の物性値を的確に表現しているとは到底いえない。
()水による分離実験の誤り5
ア原告は，被告製品につき水による分離実験（甲６０の１）を行い，浮遊品と沈降品との混合物であると主張する。
しかしながら，水に浮くか沈むかというのは，活性炭の集合体から構成される被告製品において１粒１粒の活性炭の比重が１より大きいものと，小さいものが含まれているというだけのことであり，水による分離実験などというのは全く意味のないものである。
被告が行った実験（乙３７）のように，溶液の比重を調整すれば，被告製品も原告製品も，すべて沈降品となったり，すべて浮遊品となったり，沈降品と浮遊品とに分離されたりする結果となるのであって，原告製品は比重１．７で浮遊品２割，沈降品８割に分離するのである。被告製品は，たまたま，比重１で分離したというだけである。
イまた，原告は，被告製品を水で分離した沈降品と浮遊品の細孔容積について測定した結果を主張している。しかしながら，いったん，水に浸したものを乾燥させたとしても微小な細孔構造が変化していることは十分に考えられるから，その測定結果は信頼性がないものである。ウ原告は「全体としては，たまたま構成要件Ｄを充足しないような測定，結果が得られているものにすぎない」と主張する。
しかしながら「たまたま」ではなく，構成要件Ｄを充足しないような，測定結果が得られるように被告が仕様変更を行った必然の結果である。むしろ，全体として構成要件Ｄを充足しない測定結果が得られていることが重要なのである。
被告製品の医薬品としての用法・用量においては，１日６ｇを３回に分けて経口投与する。よって，その細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積の値は，１回投与量２ｇ（母集団）に対して，偏りがないようにサンプリングして測定されなければならない。原告の主張する測定方法は，サンプリングに関する技術常識を無視して，母集団をあえて２つに分けて，それぞれを試料とする偏ったサンプリングを行った結果であり，恣意的な測定といわざるを得ない。
３争点３（本件特許は無効とされるべきものか）
〔被告の主張〕


()無効理由①（補正による新規事項の追加）1
ア本件発明における構成要件Ｆは「但し，式（１   ：Ｒ＝（Ｉ－Ｉ），）   １５３５／（Ｉ－Ｉ）   （１（中略）で求められる回折強度比（Ｒ値）が１．２４３５   ）４以上である球状活性炭を除く」とするものであり，形式的には「除くクレーム」の形となっている。この構成要件Ｆは，本件特許出願に関する拒絶査定不服審判において，同日にされた特許出願（以下「別件特許出願」といい，この出願に係る特許を「別件特許」という。乙１の２の６）に係る発明と同一（特許法３９条２項）である旨の平成１８年３月１３日付け拒絶理由通知（乙３の６）を回避するために，同年５月１５日付け手続補正書（以下「本件補正」という。乙３の８）によって追加された事項である。
特許庁の審査基準の記載からすれば，①たまたま先行技術と重複する場合において，②先行技術とは技術思想が顕著に異なり，③重複する部分を除外しても発明の本質的部分が残る場合（すなわち，除外した残りの部分に発明の本質的部分があり，依然としてそれが願書に添付した明細書等に記載した事項に裏付けられている場合）に限って，例外的に「除くクレーム」が許されると解すべきである。
本件特許出願と別件特許出願は，出願人が同一（原告）であり，しかも。，，その技術思想はほとんど同じであるさらに   重複する部分を除外すると本件発明の本質的部分は何も残らず，本件特許の出願に係る願書に昀初に添付した明細書等（以下「本件当初明細書」という。乙２の２）には何も裏付けられていないことになるのであるから，本件補正は許されない。イ本件補正によって，新たな技術的事項が導入されたこと(ｱ)構成要件Ｆは，Ｒ値が１．４以上である場合を除いている点で，本件補正前の発明に対し技術的意味での限定を加えており，換言すれば，本件補正後の発明は補正前の発明と比較してその技術的範囲が相違する。(ｲ)本件明細書には，Ｒ値に関する記載がない。Ｒ値という概念は一般的技術用語ではないから，Ｒ値に係る構成要件Ｆの追加により，どのような球状活性炭が除かれるのか，また何のために除くのかという技術的な意味を理解することはできないし，Ｒ値が１．４未満の球状活性炭をどのようにして製造するのかも不明である。さらに，単に特定の物質だけをその権利範囲から除外するという態様とは全く異なり，Ｒ値１．４以上という一定の範囲をすべて除外してしまうものであるから，除かれた後に残された球状活性炭が果たして発明の効果を奏するのか不明である。
，，，，しかも   Ｒ値の計算根拠となる回折強度はその測定装置測定条件補正の有無などによって様々な値が導かれる。そのため，どのような測定条件等によって得られた回折強度比（Ｒ値）かを明示しなければ，何，。，を除き何を残したかという境界を確定することができない   すなわちいかなる測定条件等を前提とした回折強度比（Ｒ値）かによってその技術的範囲が変化するのである。
そうすると，本件補正により，以上のような追加的説明が明細書に記載される必要があるのであって，そのような追加的説明を要すること自体，新たな技術的事項を導入することにほかならない。(ｳ)本件補正により技術的範囲が変更されたことは，本件明細書において実施例として記載されていた事項（後記()イのとおり，本件明細書に2記載されている実施例は，いずれもＲ値の記載はないものの，すべてＲ値１．４以上のものの実験結果である）のすべてが実施例でなくなっ。たことからも明らかである。
実施例とは，当該発明の実施の形態を具体的に示したものであり，発明の実施形態において特許出願人が当該発明を実施するために昀良と思うものが記載されるのであるから，これが除外されたということは，請求項に係る発明の大きな部分を占めた部分が除外されたというべきであり，技術的範囲が大きく変更されたことになる。
しかも，原告は，出願経過において，本件補正により除外された実施例の選択吸着率が公知技術と比べて優れていることを根拠として本件発明の特許性を説明してきたのであるから，その意見書における説明自体を根底から覆すことになる。
本件補正によって，実施例のすべてが除外されたのであるから，実施例に裏付けられない発明となったのであり，新たな技術的事項が導入されたことが明らかである。
(ｴ)原告は，本件補正に当たり，手続補足書（乙３の９）に沿えて実験成績証明書Ａ及びＢを提出し，回折強度比（Ｒ値（それに関連する測定）方法，測定条件なども記載されている）を含めた物性値の測定結果や。製造方法，効果などを説明している。
すなわち，Ｒ値１．４以上のものを除いた部分の本件発明による経口投与用吸着剤がその発明の効果を奏することが本件当初明細書に記載されていないことを原告が認めていたからこそ，前記実験成績証明書２通を提出して明細書の記載を追加したものである。
これは，本件補正によって，請求項に係る発明の成立性を裏付けるデータを示す必要性（従来の実施例を交換する必要性）が生じたこと，すなわち追加的説明が必要であることを端的に示すものであり，本件補正によって，新たな技術的事項が導入されたことを原告が自認したものにほかならない。
(ｵ)原告は，別件特許に係る明細書においては，Ｒ値１．４以上のものでなければ目的とする作用効果が奏しないと強調して特許査定を経ており，その明細書には，従来公知の経口投与用表面改質球状活性炭のＲ値は１．４未満であり，１．４以上のものは見出されていなかったこと，．．．本件特許出願人が１４以上のものと１   ４未満のものを比較すると１４以上のものにつきβ－アミノイソ酪酸の吸着能が向上し，毒性物質の選択吸着性が向上することを見出したこと，その選択吸着性が向上したことを示す実施例として表１，２が記載されている。
しかるに，本件発明においては，本件補正によってＲ値が１．４以上のものを除くのであるから，Ｒ値が１．４未満のものでも，毒性物質の選択吸着性などが向上することが示されなければならない。本件補正前の発明では，実際の技術思想よりも広いクレームで記載されていたため，Ｒ値には無関係に選択吸着性が向上するという技術思想のはずであった。


ところが，構成要件Ｆを追加することで，Ｒ値が１．４以上であることを必須条件とする別件特許出願に係る発明と矛盾する内容となってしまったため，なぜこれと同じ作用効果が奏するのかという点についての技術的疑問が発生することになり，それに対して技術的説明を加える必要が出てきた。もちろん，これに対して適当な理由を付けることはできるであろうが，このような説明をしなければならなくなったということは，本件当初明細書のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項だけでは説明できない事項が発生したということであり，結局，本件補正によって，新たな技術的事項が導入されたということになる。()無効理由②（明細書の記載不備()―構成要件Ｆに関して）21
ア特許法３６条４項１号違反（無効理由②－１）
本件明細書には，回折強度比（Ｒ値）に関する具体的な説明が一切存在せず，Ｒ値を求めるために必要な回折強度の測定方法，測定条件（試料の粉砕の程度や試料の厚さなど）についても一切記載されていない。また，特定のＲ値（１．４未満）を有する球状活性炭を得るための炭化条件などの製造条件についての説明も一切記載されていないから，本件発明を実施するためにＲ値が１．４未満の球状活性炭を製造することができない。原告は手続補足書とともに実験成績証明書２通を提出しており，この実験成績証明書による補足がなければ，Ｒ値１．４以上のものを除いたものが具体的には何も示されていないのである。
よって，本件明細書においては，本件発明を当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載されていない。
イ特許法３６条６項１号違反（無効理由②－２）
Ｒ値が１．４以上であることを要件とする別件特許の明細書（乙１の２の６）の記載と本件明細書の記載はほとんど同一であり，別件特許出願の明細書に記載された実施例１～５と，本件明細書に記載された実施例１～，，，，   ，４及び参考例１とではその比表面積細孔容積   平均粒子径全酸性基全塩基性基，α－アミラーゼ残存量，ＤＬ－β－アミノイソ酪酸残存量，選択吸着率が全く同じ値であり，同一物としか理解できない。そして，別件特許の明細書の実施例１～５のＲ値は，すべて１．４以上となっているから，本件明細書において実施例として具体的に開示されているもののＲ値はすべて１．４以上のものということになる。すなわち，構成要件Ｆが追加された結果，本件明細書に実施例として開示されたものは本件発明の実施例ではなくなったのであり，そのため，本件明細書においては，特許を受けようとする発明が記載されていないことになっていることは明らかである。
ウ特許法３６条６項２号違反（無効理由②－３）
前記のとおり，回折強度は，試料の粉砕の程度などの試料の作成方法や試料の厚さなどの測定条件によって変動するものであり，およそ物質の特定において固定値を取り得ないものである。そして，本件明細書には，Ｒ値を求めるための必要な回折強度の測定方法についての記載は全くなく，また，本件特許出願時において，球状活性炭の回折強度の測定における試料作成方法や測定条件が技術常識として確立していたとはいえなかった。，，．すなわち本件明細書の記載や出願当時の技術常識からしても   Ｒ値１，，４以上を除くという要件により具体的にどのような球状活性炭が含まれどのようなものが除かれるのかが分からず，本件発明は不明確であることは明らかである。
()無効理由③（明細書の記載不備()―構成要件Ｄに関して）32
ア特許法３６条４項１号違反（無効理由③－１）
本件明細書には，本件発明の実施例として記載されているのは「フェ，ノール樹脂を炭素源とした球状活性炭（実施例１，２）のみであり「細」，孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積０．０４ｍＬ／ｇあるいは０．」，。０６ｍＬ／ｇのものに限られ   それ以外のものは一切記載されていないまた，本件明細書には，上記実施例のものを得る方法しか記載されておらず，細孔容積を０．２５ｍＬ／ｇ未満で０．０６ｍＬ／ｇより大きくしたものや０．０４ｍＬ／ｇよりも小さくしたものをどのようにして得ることができるのかについても，また，それらが本件発明の効果を奏するかについても全く記載されていない。
さらに，イオン交換樹脂を炭素源とした球状活性炭については，その細孔容積をどのようにして０．２５ｍＬ／ｇ未満にするかも，また，本件発明の効果を奏するかについても全く記載されていない。よって，本件明細書においては，本件発明を当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載されていない。
イ特許法３６条６項１号違反（無効理由③－２）
前記のとおり，本件明細書には，本件発明の実施例として記載されているのは「フェノール樹脂を炭素源とした球状活性炭（実施例１，２），」のみであり「細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積０．０４ｍＬ，／ｇあるいは０．０６ｍＬ／ｇ」のものに限られ，それ以外のものは一切記載されていない。
すなわち，本件明細書においては，構成要件Ｄ（細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積が０．２５ｍＬ／ｇ未満）で特定された球状活性炭のうち，わずかな範囲のものしか開示されていないのである。よって，本件発明は，本件明細書において発明として記載していない範，，囲についてまで特許を受けようとするものであり本件明細書においては特許を受けようとする発明が記載されていないことは明らかである。
()無効理由④（進歩性の欠如）4
本件発明は，当業者が下記の公知文献（乙１の２の１～５・７）に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるから，本件特許は無効とされるべきものである。
記①特開平１１－２９２７７０号公報（発明の名称「マトリックス形成亢進抑制剤，出願人呉羽化学工業株式会社，公開日   平成１１年１０月」２６日，乙１の２の１。以下「公知文献１」という）。（「」，②特公昭６１－１３６６号公報   発明の名称球型活性炭の製造方法出願人住友ベークライト株式会社，公開日昭和５８年１２月１２日，公告日昭和６１年１月１６日，乙１の２の２。以下「公知文献２」という）。


③北川浩ほか「フェノール－ホルムアルデヒド樹脂の水蒸気賦活（工」業化学雑誌７３巻１０号２１００～２１０４頁，１９７０年〔昭和４５年，乙１の２の３。以下「公知文献３」という）〕。「」（，④北川浩フェノール樹脂を原料とする活性炭の製造   日本化学会誌１９７２年〔昭和４７年，Ｎｏ．６，１１４４～１１５０頁，乙１の〕２の４。以下「公知文献４」という）。
⑤特開２００２－３０８７８５号公報（発明の名称「経口投与用吸着」，，，剤出願人   呉羽化学工業株式会社公開日平成１４年１０月２３日乙１の２の５。以下「公知文献５」という）。
⑥特開平７－１６５４０７号公報（発明の名称「イオン交換体から作られた活性炭小球体，出願人ハッソ・フォン・ブリュッヒャーほか，」公開日平成７年６月２７日，乙１の２の７。以下「公知文献６」という）。
ア公知文献１記載の発明に，公知文献２又は公知文献３ないし５を組み合わせることにより「フェノール樹脂を炭素源とする本件発明１」を容易，
に想到し得たこと
，「，．(ｱ)公知文献１には   有機合成高分子を原料として製造され直径が００５～２ｍｍであり，比表面積が５００～２０００㎡／ｇであり，細孔半径１００～７５０００オングストローム（細孔直径２０～１５０００ｎｍ）の空隙量が０．０１～１ｍｌ／ｇである経口投与用の球形活性炭を有効成分とする，腎疾患の治療剤若しくは予防剤」の発明が記載されている。
(ｲ)一致点
公知文献１に記載された発明と「フェノール樹脂を炭素源とする本件発明１」とを対比すると，両者は，経口投与用の球状活性炭に関するものである点（構成要件Ｅ，Ｇ，腎疾患の治療剤若しくは予防剤である）点（構成要件Ｈ）で，それぞれ共通し，球状活性炭の直径及び比表面積（構成要件Ｂ，Ｃ）において重複する。
(ｳ)相違点
ａ構成要件Ａ
「フェノール樹脂を炭素源とする本件発明１」は，球状活性炭の炭素源がフェノール樹脂に特定されているのに対し，公知文献１に記載された発明は，球状活性炭の炭素源が有機合成高分子という上位概念で特定されている点で一見相違する。
ｂ構成要件Ｄ
本件発明１の球状活性炭は，細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積が０．２５ｍＬ／ｇ未満（構成要件Ｄ）であると特定されているが，公知文献１に記載された発明の球状活性炭は細孔半径１００～７５０００オングストローム（細孔直径２０～１５０００ｎｍ）の空隙量が０．０１～１ｍｌ／ｇであると特定されている点で，文言上は相違する。
しかしながら，細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積が０．２５ｍＬ／ｇ未満であれば，これよりも狭い範囲の細孔直径２０～１５０００ｎｍの細孔容積は，必然的に０．２５ｍＬ／ｇ未満となる。したがって，本件発明１の球状活性炭と公知文献１に記載された発明の球状活性炭とは，構成要件Ｄの点において重複するものであり，実質的な相違点とはいえない。
ｃ構成要件Ｆ
本件発明１は「Ｒ値が１．４以上の球状活性炭を除く（構成要，」件Ｆ）と特定されているが，公知文献１に記載された発明はこのような特定はない。
しかしながら，構成要件Ｆは，単に，別件特許出願との重複部分を除くために追加されたものであり，その特定自体に技術的な意義は見出せず，実質的な相違点とはいえない。
(ｴ)構成要件Ａの相違点に関する容易想到性
下記の公知文献によれば，公知文献１に記載された発明においてフェノール樹脂を採用することは，当業者にとって容易に想到し得るものである。
ａ公知文献２
公知文献１では，有機合成高分子を炭素源とする球状活性炭の具体例として，公知文献２に記載の球状活性炭を引用している。そして，公知文献２には，フェノール樹脂を炭素源とする球型活性炭の製造例が具体的に示されている。
そうすると，公知文献１には，フェノール樹脂を炭素源とした球状活性炭を製造することが実質的に記載されているのであり，公知文献１に記載された発明において，公知文献２記載のフェノール樹脂を用いることは，当業者が容易に想到し得たものである。
ｂ公知文献３ないし５
公知文献３及び４の記載によれば，フェノール樹脂を原料として活性炭を製造すれば，１０００㎡／ｇ以上の比表面積が得られること，そして，細孔半径３０オングストローム（細孔直径６ｎｍ）以下のミクロ孔が細孔の大部分を占める細孔構造となり，細孔半径が３０オングストロームより大きい細孔の容積は，少なくとも０．１ｍＬ／ｇ以下となることが理解される。
また，公知文献５には，細孔直径２０～１５０００ｎｍの細孔容積が大きくなればなるほど有益物質の吸着が起こりやすくなるため，有益物質の吸着を少なくする観点からは，前記細孔容積は小さいほど好ましいと記載されている。
したがって，有益物質の吸着を少なくするために，公知文献１に記載された発明において，公知文献３及び４に記載されているようなフェノール樹脂を炭素源として用いることは，当業者であれば容易に想到し得たことである。
イ公知文献１に記載された発明に，公知文献５及び６を組み合わせることにより「イオン交換樹脂を炭素源とする本件発明１」が容易に想到し得，
たこと
(ｱ)一致点
公知文献１に記載された発明と「イオン交換樹脂を炭素源とする本件発明１」とを対比すると，両者は，経口投与用の球状活性炭に関するものである点（構成要件Ｅ，Ｇ，腎疾患の治療剤若しくは予防剤である）点（構成要件Ｈ）で，それぞれ共通し，球状活性炭の直径及び比表面積（構成要件Ｂ，Ｃ）において重複する。
(ｲ)相違点


イオン交換樹脂を炭素源とする本件発明１では，球状活性炭の炭素源がイオン交換樹脂に特定されているのに対し，公知文献１に記載された発明では，球状活性炭の炭素源が有機合成高分子という上位概念で特定されている点で一見相違する（構成要件Ａ。なお，構成要件Ｄ及びＦの点について実質的な相違点とはいえないことは，前記ア(ｳ)ｂ及びｃで述べたとおりである。。）
(ｳ)相違点に関する容易想到性
公知文献６は，球状活性炭に関するものであり，イオン交換樹脂を炭素源として球状活性炭を製造することにより，細孔直径１０～３０ｎｍのメソポアを主体とする細孔構造が得られることが記載されていることから，ここに記載の球状活性炭も，細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積が０．２５ｍＬ／ｇ未満である蓋然性が高い。そして，公知文献５からは，有益物質の吸着量を低下させるためには細孔直径２０～１５０００ｎｍの細孔容積が小さいほど好ましいことが理解される。
そうすると，有益物質の吸着量を低下させる目的で，細孔直径が小さい細孔を主体とする細孔構造を得るために，公知文献１に記載された発明において，公知文献６に記載されるようなイオン交換樹脂を炭素源として用いることは，当業者が容易に想到し得たことである。ウ本件発明２は，公知文献１に記載された発明に公知文献２ないし６を組み合わせることによって，当業者が容易に想到し得たものであること(ｱ)本件発明２の構成要件ＡないしＨに関しては，上記ア及びイで述べたことを引用する。
(ｲ)公知文献１に記載された発明は，構成要件Ｉ「全塩基性基が０．４０ｍｅｑ／ｇ以上」に関する記載がない点においても本件発明２と相違する。しかしながら，この点に関しては，公知文献５に，球状活性炭の全塩基性基を０．２０～０．７０ｍｅｑ／ｇとすることにより有毒物質の吸着能を向上させることが記載されている。
したがって，公知文献１に記載された発明において，有毒物質の吸着能を向上させるために，球状活性炭の全塩基性基を０．４０ｍｅｑ／ｇ，（）以上の範囲とすることは公知文献５   及び公知文献２ないし４及び６の記載に基づいて当業者が容易に想到し得たことである。
〔原告の主張〕
()無効理由①（補正による新規事項の追加）について1本件当初明細書に記載された本件発明の昀大の特徴は，炭素源を出発材料として，従前用いられていたピッチに代えてフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を使用して調製した経口投与用吸着剤が優れた選択吸着率を有することを見出した点にある。そして，本件補正は「Ｒ値が１．４以上である球状，活性炭を除く」旨の補正であり，この補正は，同じ出願人により同日に出願された別件特許との重なりを解消するために，別件特許に係る発明として開示された「Ｒ値が１．４以上である球状活性炭」を除外するものであって，本件発明の技術情報とは無関係であり，何ら新たな技術事項を付加するものではない。
これを知的財産高等裁判所特別部平成２０年５月３０日判決の判断基準に照らすと，経口投与用吸着剤の炭素源（出発材料）として熱硬化性樹脂を使用したという本件当初明細書に記載された本件発明の昀大の特徴は，本件補正後も全く同じであり，また，優れた選択吸着率を獲得するに至ったという本件当初明細書に記載された本件発明の効果もまた同じである。したがって，本件補正は，本件当初明細書に開示された本件発明に関する技術事項に新たな技術事項を付加したものではなく，特許法１７条の２第３項に違反するものでないことは明らかである。
()無効理由②（明細書の記載不備(   )―構成要件Ｆに関して）について21ア特許法３６条４項１号違反（無効理由②－１）の主張について，，，被告は本件明細書に   Ｒ値を求めるために必要な回折強度の測定方法測定条件についての記載がない旨を主張する。しかしながら，前記のとおり，反射式デフラクトメーター法を採用し，Ｘ線の線源としてＣｕＫα線を用いることは当業者にとって自明のことであり，その他の測定条件は，当業者に委ねられるものの，その条件によってＲ値が変化することはないので，回折強度の測定方法，測定条件について記載がないことは何ら問題とならない。
また，被告は，本件明細書に，特定のＲ値を有する球状活性炭を得るための製造条件についての説明が記載されていないとも主張する。しかしながら，活性炭において１．４付近のＲ値は，本件特許の出願時の常法に沿って製造された活性炭が普通に有している物性値であり，Ｒ値が１．４未満の活性炭を製造するために，Ｒ値が１．４以上の活性炭の製造方法とは基本的に異なる特別の技法を必要とするものではない。そもそも，構成要件Ｆは，別件特許出願との重複部分を除外するための除くクレームであって，何ら技術的な意義を有するものではないのであるから，特許法３６条４項１号違反の問題は生じない。
さらに，被告は，実験成績証明書を実施可能要件に関する不備を補うために提出したかのごとく主張する。しかしながら，実験成績証明書は，除くクレームにより，請求項に係る発明に包含される一部の事項のみを当該請求項に記載した事項から除外したものであることを具体的に実験結果を示すことにより明らかにしたものであって，その実験に用いた原料，処理手段等のいずれも本件当初明細書の記載の範囲内のものであった。イ特許法３６条６項１号違反（無効理由②－２）の主張について被告は，手続補正の結果，本件明細書に具体的な実施例として開示されていたものがすべて本件発明の実施例ではなくなってしまったと主張する。
しかしながら，本件発明の場合，構成要件Ｆは，本件発明の技術的思想として１つのまとまりのある概念として把握される発明につき，権利請求部分と権利放棄部分との境界を定めるものにすぎないから，本件当初明細書の発明の詳細な説明の欄の記載によって，１つのまとまりのある概念として把握される発明につき，全体として本件当初明細書に開示ないし公開されているのである。


そして，活性炭において，１．４付近のＲ値は，本件特許の出願時の常，．法に沿って製造された活性炭が普通に有している物性値でありＲ値が１４未満の活性炭を製造するために，Ｒ値が１．４以上の活性炭の製造方法とは基本的に異なる特別の技法を必要とするものではない。，．，そうすると実施例がたまたまＲ値１   ４以上のものに属するとはいえ当該部分は，技術的思想として１つのまとまりのある概念として把握される発明領域に含まれるものであって，当業者がこれら実施例を含む明細書の発明の詳細な説明の欄を参酌すれば，この領域に含まれるＲ値１．４未，，満の部分についても所望の結果が得られるものと認識し得るのであってサポート要件が満足されていることは明らかである。
ウ特許法３６条６項２号違反（無効理由②－３）の主張について被告は，本件明細書にＲ値についての具体的な説明がないと主張する。しかしながら，Ｒ値は，本件特許の請求項１において明確に定義されており，当業者は，Ｒ値の定義を明確に理解することができる。また，被告は，本件明細書に回折強度の測定方法の記載がないこと，Ｒ値が変動するものであり固有値を取り得ないものであること，試料の作成方法や測定条件は本件特許出願時の技術常識ではなかったことを主張する。しかしながら，これらの主張に理由がないことは，前記のとおりである。
()無効理由③（明細書の記載不備(   )―構成要件Ｄに関して）について32ア被告は，本件明細書に実施例として記載されているのは，フェノール樹脂を炭素源とした球状活性炭のみであり，細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積０．０４ｍＬ／ｇあるいは０．０６ｍＬ／ｇのものに限られることが特許法３６条４項１号，同条６項１号に違反すると主張する。イしかしながら，細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積の制御は，本件当初明細書の記載及び本件特許の出願時の技術常識に基づいて，当業者が容易に実施することのできるものである。
すなわち，細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔は，メソ孔又はマクロ孔と呼ばれる細孔であり，これらの細孔の容積は，本件特許の出願当時（，の技術常識に基づいて容易に制御することができる甲１８の２の１～４乙１の２の３・４。）
なお，イオン交換樹脂を炭素源として使用する場合に関しては，本件明細書の参考例１において，細孔容積が０．４２ｍＬ／ｇの場合の例が記載されており，さらに前記の実験成績証明書Ａにおいて，０．０８９１ｍＬ／ｇの場合の例が記載されており，フェノール樹脂の場合と同様に，細孔容積が制御可能であることが分かる。
さらに，細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積を制御することが容易であることを具体的なデータによって示したものが，２００７年（平成１９年）８月１０日付け実験成績証明書（甲１８の２の５）である。これが示すように，参考例１において，フェノール樹脂を炭素源として球状活性炭を調製し，得られた球状活性炭について各種の物性を測定した。その結果，得られた球状活性炭は，細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積が０．０８ｍＬ／ｇのものであり，その他，本件特許の請求項１で規定する直径及びラングミュアの吸着式により求められる比表面積の要件をそれぞれ満足していた。また，Ｒ値は１．３４（１．４未満）であり，選択吸着率は２．９であった。
以上のように，細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積は，本件明細書の記載及び本件特許の出願時の常法を利用して種々に制御することが可能であり，細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積が例えば０．０８ｍＬ／ｇである球状活性炭は，当業者が常法に従って製造することが可能であり，特許法３６条４項１号に違反しない。
ウ以上のように，細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積の制御は，本件当初明細書の記載及び本件特許の出願時の技術常識に基づいて当業者が容易に実施することができるものであるから，本件明細書には，本件発明が記載されていることは明らかである。したがって，特許法３６条６項１号違反も存在しない。
()無効理由④（進歩性の欠如）について4
アフェノール樹脂を炭素源とする本件発明１について，公知文献１に記載された発明と公知文献２とを組み合わせることによる容易想到性の主張に
ついて
(ｱ)確かに，公知文献１においては，活性炭を有効成分とする腎臓等の疾患の治療又は予防剤が開示されている。そして，球状活性炭の原料として「オガ屑，石炭，ヤシ殻，石油系若しくは石炭系の各種ピッチ類又，は有機合成高分子」の６種が列挙されている。
しかしながら，これらの原料は，一般的な活性炭の原料である上に，本件特許の出願前に多孔性球状炭素質物質からなる経口投与用吸着剤としては，ピッチを原料とする吸着剤のみが実施されていたこと，及び公知文献１の実施例が石油系ピッチのみである事実を考慮すると，それ以外の列挙された原料は，経口投与用吸着剤としての適用可能性を全く考慮せず，また，医療用としての適性も無視して，吸着剤としての広範な用途に対する一般的な活性炭の原料を単に列挙したものにすぎないことは，当業者に自明である。
公知文献１で球状活性炭の原料として有機合成高分子が列挙されてい，，るからといってそれが医療用としての吸着適性を実際に備えているかさらには経口投与用吸着剤としての適性を実際に備えているかについては，当業者といえども，全く予測することができないものである。さらに，本件発明では，単なる吸着特性のみでなく，適切な選択吸着性能を示すこと，また，酸化及び還元処理の実施前であっても優れた吸着特性を示すことが重要な作用効果とされており，上記有機合成高分子を原料とする球状活性炭がこのような特性を示すか否かは，当業者といえども，予測することができないことであった。
したがって，公知文献１から，本件発明である有機合成高分子を炭素源とする球状活性炭からなる経口投与用吸着剤に想到することは，当業者といえども決して容易なことではない。
(ｲ)原告は，公知文献１の記載から球状活性炭の原料として公知文献２に記載のフェノール樹脂を用いることは，当業者が容易に想到し得たことであると主張する。