３　取消事由３（相違点についての判断の誤り）
(1)審決の認定した「一般に，商品を販売／購入する場合に，顧客が商品に自らアクセスして希望する商品を購入することも，また，販売者が登録した顧客に対して商品を提示して，提示された商品の中から顧客が希望する商品を購入すること（例えば，ＤＭを利用した商品販売）も，いずれもビジネスの慣行として周知のことである。そして，メールに対する回答として返信メールを利用することは周知のことであり，また，引用例１には，インターネット懸賞においてＥメールを使って応募することが記載されている。」（審決謄本５頁下から第３～第２段落）との事実は争わないが，審決は，上記事実に基づき，「引用例１記載の懸賞システムにおいても，ユーザが懸賞募集にアクセスする（つまり，ユーザが懸賞のホームページにアクセスする）ことに加え，懸賞を募集する側から登録したユーザーに対して懸賞募集を行うこととし，そのため，ユーザのメールアドレスに送信される懸賞品に関する情報を含む電子メールに懸賞募集の役割を持たせ，そして，その回答（すなわち，懸賞への応募）として返信メールを用いること（すなわち，『当該電子メールに対して返信メールが出された場合に，当該返信メールの受信を，当該情報提供された賞品に対する応募の入力と判断する』こと）は，当業者が容易に考え得ることと認められる。」（同頁最終段落～６頁第１段落）と判断をする。しかし，この判断は誤りである。
(2)商品を販売／購入する場合に，顧客が商品に自らアクセスして希望する商品を購入すること，販売者が登録した顧客に対して商品を提示して，提示された商品の中から顧客が希望する商品を購入することが，ビジネスの慣行として周知であったとしても，上記商品の販売／購入のビジネスは，商品を販売／購入することを直接の目的とするものであるのに対して，引用発明は，ホームページの宣伝やホームページへの訪問者の層を知るなどの目的があるもので，目的が全く異なるから，商品を販売／購入することを直接の目的とする商品の販売／購入のビジネスの慣行を，そのまま，インターネット懸賞サービスに転用する（置き換える）ことは，当業者にとって容易に想到し得ることとはいえない。
(3)被告は，周知事項も引用発明も，顧客が希望する財貨をサービス提供側が提供するという広い目的では何ら異なるものではない，また，周知事項を引用発明の懸賞システムに転用することについて，周知事項と引用発明は，顧客が希望する財貨をサービス提供側が提供するというビジネス分野では同じであるから，引用発明に同じビジネス分野である周知のビジネス慣行を適用することは当業者が容易に想到し得るものである旨主張する。
しかし，インターネット懸賞サービスのビジネスの目的は，ホームページの宣伝やホームページへの訪問者の層を知るなどを目的として行うものであるから，広くとらえたとしても，顧客が希望する財貨をサービス提供側が提供することにはない。このように，周知事項と引用発明とは広い目的でも異なり，ビジネス分野も異なるため，引用発明の懸賞システムに周知のビジネス慣行を適用することは，当業者において容易に想到し得ないものである。
(4)「メールに対する回答として返信メールを利用すること」は，通常の電子メールによる通信の技術分野では周知かもしれないが，懸賞システムにおける電子メールによる通信の技術分野では周知ではない。また，引用例には「インターネット懸賞の中には，Ｅメールを使って応募するものがあります。」とは記載されているが，インターネット懸賞への応募に電子メールをどのように使用するのかは記載されておらず，ましてやインターネット懸賞への応募に返信メールを利用することは開示も示唆もされていない。
(5)引用例には，①インターネットで懸賞を実施するサイトで，ユーザに対してＥメールによる懸賞に関する情報配信サービスが行われていること，②インターネット懸賞にはユーザがＥメールを使って応募するものがあることが記載されているが，①は引用例の６８頁に，②は引用例の１４頁にというように引用例の全く別の箇所に記載されているから，①及び②の技術を組み合わせるには，何らかの動機付けが必要である。また，③Ｅメールに対する回答として返信メールを利用することが一般に周知であったとしても，③はインターネットを利用した懸賞システムとは全く無関係な一般的な技術事項であるから，①及び②の技術事項に③の技術事項を組み合わせるには，何らかの動機付けが必要である。ところが，被告が取消事由２における反論で自ら認めるように，電子メールに懸賞募集の役割をもたせることは引用例１記載のようなインターネットを利用した懸賞システムから自明ではないとすれば，①～③の技術事項を組み合わせて，懸賞への応募として，賞品に関する情報を含む電子メールの返信メールを用いることは当業者が容易に考え得ることではない。
(6)被告は，新たに特開２０００－１３４２５７号公報（乙３，以下「乙３公報」という。）及び特開平１１－５３４３２号公報（乙４，以下「乙４公報」という。）を提出し，メールに対する回答として返信メールを利用することは，通常の電子メールによる通信のみならず，インターネットを利用したサービス提供システムの電子メールによる通信において，サービスの情報を提供するメールに対する返信メールを該サービスの申し込みとして利用することは周知の技術事項であると主張する。
しかし，返信メール機能が使用できるためには，返信メールの宛先となるメールアドレスを受信するためのメールサーバが，返信メールを受信し，特定の情報を認識するための機能を備えているものでなければならないから，引用発明において，返信メール機能を利用するのは自然なことではなく，したがって，引用発明において，賞品に関する情報の提供を希望したユーザのメールアドレスあてに送信される電子メールは，単に賞品等に関する情報のみを送信しているにすぎないことが明確である。
また，乙３公報及び乙４公報は，いずれも本件出願の審査段階においても審判段階においても提示されていない書証であって，引用例に記載されていない新たな公知事項を追加するものであり，違法である。
４　取消事由４（顕著な効果の看過）
審決は，「本願請求項１に係る発明（注，本願発明）の効果についてみても，上記引用例１記載の発明（注，引用発明）及び周知技術から当然に予測される程度のものにすぎず，格別顕著なものではない。」（審決謄本６頁第２段落）と判断するが，この判断も誤りである。
本件明細書の発明の詳細な説明（段落【０００７】，【００１０】，【００６９】及び【００７０】参照）に記載されているとおり，本願発明によれば，賞品に関する情報の提供を希望したユーザは，電子メールによって賞品に関する情報を取得することができるため，欲しい賞品又は興味のある分野の賞品に対して効率よく，かつ，もれなく応募することができ，また，懸賞への応募方法は，受信した電子メールに対して返信メールを出すだけで足りるものであるため，ユーザは，所望の賞品に対して極めて簡単に応募することができるのである。このような本願発明の効果は，本願発明が有する構成によって初めて発揮される効果であり，当業者が引用発明及び周知技術から想到し得るものではない。
第４　被告の反論
審決の認定判断に誤りはなく，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。１　取消事由１（引用発明の認定の誤り及び本願発明と引用発明との一致点の認定の誤り）について


(1)引用発明に「賞品に関する情報のデータを蓄積した賞品データベース」が
記載されていないことについて
ア　原告は，審決引用の(f)の記載が，インターネットで懸賞を実施するサイトの中に，Ｅメールによる情報配信サービスを行っているところがあることを示すのみであって，引用発明において，賞品に関する情報のデータを蓄積した賞品データベースが存在していることを何ら示唆していないと主張する。しかし，本件出願時におけるインターネットを利用したビジネス分野でのシステムにおいて，必要なデータを蓄積，管理するデータベースは，不可欠の存在となっていたのであって，ビジネス分野でのシステムの一つである通常のインターネットを利用した懸賞システムにおいても，賞品データを含むホームページを作成するデータや，賞品データを含む多数の応募データを蓄積，管理するデータベースが普通に存在していたものということができる。このことは，例えば，乙２公報に，賞品データに相当する獲得懸賞額の情報以外に募集者のメールアドレス等の個人情報，募集情報等を蓄積するデータベースと，そのデータベースに蓄積された獲得懸賞額の情報を照会・公開する手段，すなわち，ホームページにより照会・公開することが記載されていることからも明らかである。そして，引用発明も，通常のインターネットを利用した懸賞システムと変わりはないから，データベースを用いていない懸賞システムであるとするのは不自然である。また，データベースに賞品データが蓄積，管理されていれば，たとえ賞品データが一つであっても，賞品データが記録されたデータベースをデータ内容を基準として賞品データベースと称することは何ら不自然なことではない。
イ　原告は，引用発明のような通常の懸賞サイトにおいては，一定期間内，一つの賞品についての懸賞募集，あるいは複数の賞品の中からいずれかの賞品が応募者に当たるような懸賞募集を行っているので，賞品が一つしか存在しない場合，あるいは，複数の賞品の中からいずれかの賞品が当たる場合には，賞品データベースを構築する必要はないから，引用発明において，賞品に関する情報のデータを蓄積した賞品データベースが存在していることを示唆しているとはいえない旨主張する。
しかし，引用例（甲４）の１２５頁の「Ｌｕｃｋｙ　Ｃｈａｎｃｅ！」のホームページには，商品名別となった表の記載があり，また，「ＨＰ管理者からの一言」として「また，独自の懸賞も企画しています。」との記載がある。同引用例の１２８頁の「夢工房」のホームページにも，「カテゴリー検索」の「商品別」の記載があり，また，「ＨＰ管理者からの一言」として「また，読者だけの懸賞企画や懸賞必勝法のコーナーも見逃せません」の記載がある。これらの記載によれば，賞品が複数同時に存在し，その中から一つの賞品を応募者に選択させ，賞品の種類ごとに異なる情報を管理する必要のある，企業からの情報を紹介する懸賞情報サイトの役割だけでなく懸賞募集を行う懸賞サイトの存在を，当業者において推考することができる。
その他，乙１公報にも，賞品が複数同時に存在し，その中から一つの賞品を応募者に選択させ，賞品の種類ごとに異なる情報を管理する必要のある懸賞サイトが記載されている。
このように，賞品が複数同時に存在し，その中から一つの賞品を応募者に選択させ，賞品の種類ごとに異なる情報を管理する必要のある懸賞サイトが引用例にも乙１公報にも記載又は示唆されている。
さらに，データをデータベースに蓄積，管理することは，一般的に行われていることであるから，継続的に懸賞を行う場合，賞品が一つの募集しかなく一時的に賞品データが一つであっても，これをデータベースに記録することが自然であり，その場合に，賞品データが記録されたデータベースを，データ内容を基準として賞品データベースと称することは何ら不自然なこととはいえない。したがって，引用発明において，通常のインターネットを利用した懸賞システムに存在するデータベースを用いていると推定すべきである。
(2)引用発明に「所定の懸賞品に対して応募の入力がなされた場合に，当該懸賞品に対して応募がなされたことを，当該ユーザの個人情報と関連付けて記憶する
手段」が記載されていないことについて
ア　原告は，審決の「応募を受け付けた場合には，応募された懸賞品と当該応募者の個人情報を関連付けて記憶させることは当然のことである」との記載が意味不明であり，かつ，誤りであると主張する。
しかし，審決の「(e)の記載，第１７頁図２．４の応募フォームの入力事項，および，応募を受け付けた場合には，応募された懸賞品と当該応募者の個人情報を関連付けて記憶させることは当然のことであるので」（審決謄本３頁下から第３段落）の文章を前段とすると，これに続く後段の「引用例１記載のようなネット懸賞において，『イ．応募者の個人情報を記憶する手段，および，ロ．所定の懸賞品に対して応募の入力がなされた場合に，当該懸賞品に対して応募がなされたことを，当該ユーザの個人情報と関連付けて記憶する手段』が存在することも自明である。」（同段落）の文章との関連によって解釈すれば，その意味を読み取ることができる。
そして，審決が(e)として引用した引用例の「懸賞によって得られたデータは，ホームページの運営に何らかの形で活用されるのが普通です。」との記載の「懸賞によって得られたデータ」は，引用例１７頁の図２．４の応募フォームの入力事項より得られた性別，結婚，年齢，職業，名前等の応募者の個人情報を含むことが自明であり，また，引用発明のような懸賞システムのホームページで活用するために，上記データを当該懸賞システムのデータベースに記憶することは，当業者であれば当然行うことと推測し得るので，後段において，引用発明のようなネット懸賞において「応募者の個人情報を記憶する手段」が存在すると結論付けているのである。イ　原告は，引用発明が，一定期間内において，一つの賞品についての懸賞募集，あるいは複数の賞品の中からいずれかの賞品が応募者に当たるような懸賞募集を行っていることを前提に，賞品データベースを構築する必要はなく，当然に，応募された賞品と当該応募者の個人情報とを関連付けて記憶する必要もないから，「所定の懸賞品に対して応募の入力がなされた場合に，当該懸賞品に対して応募がなされたことを，当該ユーザの個人情報と関連付けて記憶する手段」が存在することも自明であるとはいえない旨主張する。
しかし，懸賞システムにおいて，賞品ごとに応募者を管理し，例えば，賞品を応募者に発送するために住所，名前等の応募者の個人情報を賞品と関連付けることは技術常識であって，引用発明において，賞品と当該応募者の個人情報とを関連付けて記憶させることは，当然行うものということができる。また，仮に，原告がいうような賞品が一つしか存在しない場合，あるいは複数の賞品の中からいずれかの賞品が当たる場合であっても，上記のとおり，懸賞システムにおいて賞品を応募者に発送するために引用発明のデーターベースに住所，名前等の応募者の個人情報を賞品と関連付けて記憶させることは，当然に必要なことというべきである。
(3)引用発明に「懸賞品に関する情報の提供を希望する入力がなされた場合に，当該希望がなされたことを，当該ユーザの個人情報と関連付けて記憶する手
段」が記載されていないことについて


原告は，審決が，「関連情報」，「関連する情報」を使い分けているが，審決のいう「関連情報」，「関連する情報を希望する旨」が何であるか，「関連情報」と「関連する情報」との関係が不明であると主張する。
しかし，「関連情報」は会員登録を行う場合に登録希望者が入力する情報であるので応募者の個人情報を含むものであり，賞品や製品情報等の配信を受けるために会員登録を行うのであるから「関連する情報」は賞品や製品情報であることが審決の理由の記載から明らかである。
２　取消事由２（相違点の認定の誤り）について
原告は，引用発明において，賞品に関する情報の提供を希望したユーザのメールアドレスあてに送信される電子メールは，そのメール自体が懸賞募集の役割も果たすものではなく，単に賞品等に関する情報のみを送信しているにすぎないことが明確であるとし，本願発明と引用発明との相違点の認定は誤りである旨主張する。
しかし，引用例には，「インターネット懸賞には，Ｅメールを使って応募するものがある。」ことが記載されているから，引用発明において，Ｅメールを利用した応募が存在することは明らかであり，一方，Ｅメールには一般的に返信メール機能があるので，これを利用するのはごく自然なことであるから，引用発明における賞品等に関する情報を送信するメールが単に賞品等に関する情報のみを送信しているのかは，明確でないというべきであり，審決の上記認定に誤りはない。３　取消事由３（相違点についての判断の誤り）について(1)原告は，商品の販売，購入のビジネスと引用発明のインターネット懸賞では，目的が全く異なるから，商品を販売，購入する場合に，顧客が商品に自らアクセスして希望する商品を購入すること，販売者が登録した顧客に対して商品を提示して，提示された商品の中から顧客が希望する商品を購入するというビジネスの慣行を，インターネット懸賞サービスに置き換えることが容易想到であるとはいえない旨主張する。
しかし，周知事項も引用発明も，顧客が希望する財貨をサービス提供側が提供するという広い目的では何ら異なるものではない。また，周知事項を引用発明に転用することについては，周知事項と引用発明は，顧客が希望する財貨をサービス提供側が提供するというビジネス分野では同じであるから，引用発明の懸賞システムに同じビジネス分野である周知のビジネス慣行を適用することは当業者が容易に想到し得るものである。
(2)原告は，「メールに対する回答として返信メールを利用すること」は，通常の電子メールによる通信では周知かもしれないが，懸賞システムにおける電子メールによる通信では周知ではない。また，引用例には「インターネット懸賞の中には，Ｅメールを使って応募するものがあります。」とは記載されているが，インターネット懸賞への応募に電子メールをどのように使用するのかは記載されておらず，ましてやインターネット懸賞への応募に返信メールを利用することは開示も示唆もされていないと主張する。
しかし，メールに対する回答として返信メールを利用することは，通常の電子メールによる通信のみならず，インターネットを利用したサービス提供システムの電子メールによる通信において，サービスの情報を提供するメールに対する返信メールを該サービスの申し込みとして利用することは周知の技術事項である。例えば，乙３公報には，サービスの情報の提供を希望したユーザのメールアドレスに，サービスに関する情報を含む電子メールを送信することと，前記電子メールに対して返信メールが出された場合に，当該情報提供されたサービスの申し込みの入力と判断することが記載されており，乙４公報には，サービスの情報の提供を希望したユーザのメールアドレスに，サービスに関する情報を含む電子メールを送信することと，前記電子メールに対して返信メールが出された場合に，当該情報提供されたサービスの申し込みの入力と判断することが記載されているのである。したがって，引用発明に，周知技術を適用し，賞品に関する情報を含む電子メールに対する返信メールを懸賞の申し込み，すなわち応募とすることは当業者が容易に想到し得るものである。
なお，ユーザにインターネットを利用して賞品を提供することもサービスの一つである。
４　取消事由４（顕著な効果の看過）について
原告は，本願発明によれば，賞品に関する情報の提供を希望したユーザは，電子メールによって賞品に関する情報を取得することができるため，欲しい賞品又は興味のある分野の賞品に対して効率よく，かつ，もれなく応募することができ，また，懸賞への応募方法は，受信した電子メールに対して返信メールを出すだけで足りるものであるため，ユーザは，所望の賞品に対して極めて簡単に応募することができ，このような本願発明の効果は，本願発明が有する構成により初めて発揮される効果であり，引用例１記載の発明及び周知技術からは想到し得るものではないと主張する。
しかし，本願発明が有する構成は，引用例１記載の発明及び周知技術を組み合わせることから容易に想到し得るものであり，その構成による効果は，組み合わせたことから予測される程度のものにすぎない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（引用発明の認定の誤り及び本願発明と引用発明との一致点の認定の誤り）について
(1)引用発明に「賞品に関する情報のデータを蓄積した賞品データベース」が
記載されていないことについて
ア　引用例（甲１）には次の記載がある。
(ｱ)「『オープン懸賞』は，条件なしで誰もが応募できる懸賞です。クイズ形式になっているものもありますが，商品名やサービス名など，たいてい考えずに答えられるものです。簡単に応募でき，応募した全員が抽選の対象となる懸賞です。はがきによるオープン懸賞の場合は，簡単に応募できるとはいえ，はがきを用意して記入する手間がかかります。インターネットの場合は懸賞実施のホームページを表示して，住所などのわずかな情報入力とクリックを行うだけですから，その手軽さには大きな開きがあります。一人一回の応募に限るものならまだしも，そうでないものの場合には，その応募総数たるや想像を絶するものがあることがおわかりでしょう。」（８頁第３段落，「はがきによるオープン懸賞の場合は・・・その手軽さには大きな開きがあります。」が審決引用の(a)である。）(ｲ)「全員プレゼント　『先着○名様にもれなくプレゼント』というものです。・・・キャンペーンによる全員プレゼントもあります。これは先着に限らず，必ずプレゼントをもらえるものですが，会員登録などの条件がつきます。もっとも，インターネットでの会員登録のほとんどは無料です。その代わりに，定期的な製品情報などの配信を受けることになるのが一般的です。たいていはＥメールでその情報配信が行われるので，メールボックスに十分な容量（もしくは無制限）があるのなら，どんどん会員登録してしまってもかまわないでしょう。」（１１頁第４～第５段落，審決引用の(b)）


(ｳ)「メールソフト　インターネット懸賞では，メールアドレスの有無は重要です。Ｅメールが連絡手段として主に使われるからです。また，インターネット懸賞の中には，Ｅメールを使って応募するものがあります。その中には，メールソフトのメール送信機能を自動的に利用する応募システムもあります。・・・メールソフトは，最近のパソコンにはたいてい標準装備されていますから，メールソフトそのものを特に用意する必要はなく，それを利用できる状態にしておけばＯＫです。」（１４頁下から第２段落～１５頁第１段落，審決引用の(c)）(ｴ)「インターネットから懸賞情報を得る　インターネット懸賞に応募するには，どのホームページで実施されていて，何名にどのような懸賞品（金）が当たり，応募の締め切りがいつかなど，さまざまな関連情報を知る必要があります。こうしたインターネット懸賞の情報は，インターネットで知ることができます。」
（１５頁下から第２～最終段落）
(ｵ)「２．３懸賞に応募する　インターネット懸賞の応募は，懸賞の実施されているホームページで行います。そのページをブラウザソフトで表示して，専用のフォームなどを使って応募します。」（１６頁下から第２段落，審決引用の(d)）
(ｶ)「懸賞によって得られたデータは，ホームページの運営に何らかの形で活かされるのが普通です。」（２５頁下から第３段落，審決引用の(e)）(ｷ)「定期的な懸賞を実施するサイトからの情報配信メールは，必ず受け取ろう　インターネットで懸賞を実施するサイトの中には，Ｅメールによる情報配信サービスを行っているところが少なくありません。このサービスを受けるも受けないも自由ですが，インターネット懸賞応募のためには，メール配信サービスを受けたほうが有利です。特に，定期的な懸賞を実施するサイトからのメール配信は，その実施時期や懸賞品を，ホームページにアクセスすることなく確認できるという点で重宝します。」（６８頁最終段落～６９頁第１段落）(ｸ)１７頁の図２．４「インターネット懸賞はこのようなフォームを使って応募することが多い」には，応募フォームが示されており，当該フォームには応募者のメールアドレスを含む個人情報を入力することが示され，また，画面の左下には送信を行うためのクリック箇所も示されている。
イ　まず，引用発明が「データベース」を利用するものであるか否かについて検討する。
「データベース」とは，英語の「database」(情報の基地)に対応する日本語であり，通常の用語例に従えば，「系統的に整理・管理された情報の集まり。特にコンピューターで，さまざまな情報検索に高速に対応できるように大量のデータを統一的に管理したファイル。また，そのファイルを管理するシステム。」（広辞苑第５版），「コンピューターで，相互に関連するデータを整理・統合し，検索しやすくしたファイル。また，このようなファイルの共用を可能にするシステム。」（大辞林第２版）といった意味を有するものである。
引用例の上記記載，特に，「インターネットの場合は懸賞実施のホームページを表示して，住所などのわずかな情報入力とクリックを行うだけです」（上記ア(ｱ)），「インターネット懸賞では，メールアドレスの有無は重要です。Ｅメールが連絡手段として主に使われるからです。また，インターネット懸賞の中には，Ｅメールを使って応募するものがあります。」（上記ア(ｳ)），「メールソフトは，最近のパソコンにはたいてい標準装備されています」（同），「インターネットで懸賞を実施するサイトの中には，Ｅメールによる情報配信サービスを行っている」（上記ア(ｷ)）等といった記載によれば，引用発明がパソコンとＥメールによる情報通信を利用したインターネット懸賞システムであることが明らかである。そして，上記「『オープン懸賞』は，条件なしで誰もが応募できる懸賞です。クイズ形式になっているものもありますが，商品名やサービス名など，たいてい考えずに答えられるものです。簡単に応募でき，応募した全員が抽選の対象となる懸賞です。」（上記ア(ｱ)），「一人一回の応募に限るものならまだしも，そうでないものの場合には，その応募総数たるや想像を絶するものがあることがおわかりでしょう。」（同）との記載によれば，膨大な応募者が存在することを前提としていることが明らかである。
また，一方で，「インターネット懸賞に応募するには，どのホームページで実施されていて，何名にどのような懸賞品（金）が当たり，応募の締め切りがいつかなど，さまざまな関連情報を知る必要があります。」（上記ア(ｴ)）との記載によれば，引用発明による懸賞募集者は，そのインターネット懸賞の応募者のために，「何名にどのような懸賞品（金）が当たり，応募の締め切りがいつか」等のさまざまな関連情報を提供し，かつ，応募の情報を受信するというのである。このように，引用発明のパソコンとＥメールによる情報通信を利用したインターネット懸賞システムにおいて，膨大な応募者が存在することを前提とし，その応募者のためにさまざまな関連情報を提供し，かつ，応募の情報を受信しなければならないとすれば，莫大な関連情報の蓄積，整理及び管理の必要があり，例えば，あえて人力を利用するとか，データベースに代わるものがあるなどといった特段の事情のない限り，引用発明は，さまざまな関連情報を蓄積，整理及び管理するためにデータベースを利用するシステムであると認めるのが相当である。そして，引用例を検討しても，あえて人力を利用するとか，データベースに代わるものがあるなどといった特段の事情を見いだすことはできない。
ウ　次に，本願発明にいう「賞品に関する情報」とは，その一般的な意味からすると，賞品に関するあらゆる情報を包含するものであって，賞品自体の情報のみならず，賞品に付随する情報も含む概念というべきであり，特許請求の範囲において，これを限定するような記載は存在しない。念のため，本件明細書（甲２）の発明の詳細な説明をみても，その実施例には，「賞品データベース１４２には，各賞品に関する情報，例えば，賞品のイメージ画像，商品の説明文章（メーカー名，製品名，製品スペック，標準小売価格等），当選者数，応募期限，当選発表日等のデータが蓄積されており」（段落【００３５】）との記載があり，「イメージ画像，商品の説明文章（メーカー名，製品名，製品スペック，標準小売価格等）」といった賞品自体の情報のほか，「当選者数，応募期限，当選発表日等のデータ」といった賞品に付随する情報も賞品データベース１４２に蓄積されているというのである。
したがって，本願発明にいう「賞品に関する情報」は，賞品自体の情報のみならず，賞品に付随する情報も含む広い概念の語句であるというべきである。一方，引用例には，上記のとおり，「インターネット懸賞に応募するには，どのホームページで実施されていて，何名にどのような懸賞品（金）が当たり，応募の締め切りがいつかなど，さまざまな関連情報を知る必要があります。こうしたインターネット懸賞の情報は，インターネットで知ることができます。」（上記ア(ｴ)）との記載があるところ，「どのような懸賞品（金）」が当たるかは，上記実施例の「イメージ画像，商品の説明文章（メーカー名，製品名，製品スペック，標準小売価格等）」に対応する賞品自体の情報であり，「応募の締め切りがいつか」は，上記実施例の「応募期限」に対応する商品に付随する情報であり，いずれも，本願発明にいう「賞品に関する情報」に該当するのであって，上記イのとおり，引用発明がデータベースを利用するシステムであり，さまざまな関連情報の一つとして「賞品に関する情報」がある以上，引用発明には，「賞品データベース」も存在すると認めるのが相当である。


エ　これに対し，原告は，引用発明のような通常の懸賞サイトにおいては，一定期間内，一つの賞品についての懸賞募集，あるいは複数の賞品の中からいずれかの賞品が応募者に当たるような懸賞募集を行っているので，賞品が一つしか存在しない場合，あるいは，複数の賞品の中からいずれかの賞品が当たる場合には，賞品データベースを構築する必要はないから，引用発明において，賞品に関する情報のデータを蓄積した賞品データベースが存在していることを示唆しているとはいえない旨主張する。
しかしながら，本件全証拠によっても，「通常の懸賞サイト」が，一定期間内において，一つの賞品についての懸賞募集，あるいは複数の賞品の中からいずれかの賞品が応募者に当たるような懸賞募集を行うものであること，引用発明がそのような「通常の懸賞サイト」であることを認めるに足りず，原告の主張は，独自の見解に基づくものであって失当である。
なお，引用例を検討しても，引用発明が，一定期間内において，一つの賞品についての懸賞募集，あるいは複数の賞品の中からいずれかの賞品が応募者に当たるような懸賞募集を行っているものであると認めるに足りない。また，引用発明において，複数の賞品が同時に存在し，その中から一つの賞品を応募者に選択させる構成とすることを妨げるような特段の事情も見当たらない。要するに，引用発明は，賞品に何らの限定もしていないから，一定期間内において，一つの賞品についての懸賞募集，あるいは複数の賞品の中からいずれかの賞品が応募者に当たるような懸賞募集を行っている場合であると，複数の賞品が同時に存在し，その中から一つの賞品を応募者に選択させる場合であるとを問わない懸賞システムが開示されているというべきである。
そうすると，引用発明が，一定期間内において，一つの賞品についての懸賞募集，あるいは複数の賞品の中からいずれかの賞品が応募者に当たるような懸賞募集を行う構成であることを前提とする原告の上記主張は，その前提において誤っているというほかない。
オ　原告は，引用例に，例えば，賞品データベースに基づいて懸賞の実施時期や賞品の情報を含むＥメールを自動生成することが記載されていないことを理由に，「賞品に関する情報のデータを蓄積した賞品データベース」が開示されているとはいえない旨主張する。
しかし，当業者は，その発明の属する技術分野における通常の知識を有するものであり，当然に当該発明の出願当時の技術常識を有しているものであって，引用発明の内容及びデータベースについての技術常識に思いをいたせば，引用例に，賞品データベースに基づいて懸賞の実施時期や賞品の情報を含むＥメールを自動生成することが明記されていないとしても，格別の思考を要することなく，容易に，「賞品に関する情報のデータを蓄積した賞品データベース」の技術を読み取ることができるものというべきである。そもそも，原告自身も，少なくとも，引用例の記載において，Ｅメールによる情報配信サービスを行う場合，懸賞システムに「懸賞品の情報を含むＥメールを蓄積したＥメールのデータベース」が存在する可能性があることを認めているのである。
カ　以上のとおり，原告の，引用発明に「賞品に関する情報のデータを蓄積した賞品データベース」が記載されていないとの主張は，乙１公報，乙２公報，引用例の１２５頁の「Ｌｕｃｋｙ　Ｃｈａｎｃｅ！」のホームページの記載及び引用例の１２８頁の「夢工房」のホームページの記載を検討するまでもなく，理由がないから，これらの点に関する原告の主張は，すべて採用の限りでない。(2)引用発明に「所定の懸賞品に対して応募の入力がなされた場合に，当該懸賞品に対して応募がなされたことを，当該ユーザの個人情報と関連付けて記憶する
手段」が記載されていないことについて
ア　原告は，引用発明が，一定期間内において，一つの賞品についての懸賞募集，あるいは複数の賞品の中からいずれかの賞品が応募者に当たるような懸賞募集を行っていることを前提に，賞品データベースを構築する必要はなく，当然に，応募された賞品と当該応募者の個人情報とを関連付けて記憶する必要もないから，「所定の懸賞品に対して応募の入力がなされた場合に，当該懸賞品に対して応募がなされたことを，当該ユーザの個人情報と関連付けて記憶する手段」が存在することも自明であるとはいえない旨主張する。
しかし，引用発明が，一定期間内において，一つの賞品についての懸賞募集，あるいは複数の賞品の中からいずれかの賞品が応募者に当たるような懸賞募集を行っている場合に限定されるものでないことは，上記(1)エのとおりであるから，原告の上記主張は，前提において誤りである。
イ　原告は，仮に，懸賞によって得られたデータを活用するとしても，引用例には，「インターネット懸賞が実施される背景には，ホームページの宣伝や訪問者の層を知るなど，何らかの目的があります。」，「懸賞によって得られたデータは，ホームページの運営に何らかの形で活用されるのが普通です。」と記載されているにすぎず，ホームページの宣伝や訪問者の層を知るといった目的の下では，「応募された懸賞品と当該応募者の個人情報を関連付けて記憶させること」は不要である旨主張する。
しかし，引用例に，「インターネット懸賞が実施される背景には，ホームページの宣伝や訪問者の層を知るなど，何らかの目的があります。」と記載されているとおり，「ホームページの宣伝や訪問者の層を知る」ことを例示した上，「何らかの目的」があるというのであるから，その目的が限定されるようなものでないことが明らかである。したがって，「ホームページの宣伝や訪問者の層を知る」ことに限定して，「応募された懸賞品と当該応募者の個人情報を関連付けて記憶させること」は不要であるとする原告の主張は，採用の限りでない。ウ　原告は，審決の理由中の「応募を受け付けた場合には，応募された懸賞品と当該応募者の個人情報を関連付けて記憶させることは当然のことである」との記載の意味が不明であり，かつ，誤りでもあると主張する。確かに，審決の「(e)の記載，第１７頁図２．４の応募フォームの入力事項，および，応募を受け付けた場合には，応募された懸賞品と当該応募者の個人情報を関連付けて記憶させることは当然のことであるので，引用例１記載のようなネット懸賞において，『イ．応募者の個人情報を記憶する手段，および，ロ．所定の懸賞品に対して応募の入力がなされた場合に，当該懸賞品に対して応募がなされたことを，当該ユーザの個人情報と関連付けて記憶する手段』が存在することも自明である。」（審決謄本３頁下から第３段落）との認定中の「および，応募を受け付けた場合には，応募された懸賞品と当該応募者の個人情報を関連付けて記憶させることは当然のことである」との記載は，これを理由付ける格別の説明もなく，断定的な記載となっている。
しかし，ここに「当然のことである」が，当業者において，本件出願当時の技術常識に基づいて当然認定できることであるという趣旨であることは明らかであって，記載の意味が不明とはいえない。


そして，例えば，データベースを利用しない場合でも，申込みがあれば申込者を特定する事項をある場所に記入するとともに，同じ場所に申込者に関連する事項をも記入するのが常識であり，このような通常の社会常識に照らしても，当業者が，あえて，応募された賞品と応募者の個人情報を切り離し，応募者がどの賞品を希望するのか分からなくするという処理をするとは考えにくいのであって，「応募を受け付けた場合には，応募された懸賞品と当該応募者の個人情報を関連付けて記憶させること」は，正に当然のことというべきであって，審決に誤りはない。エ　その他，引用発明において，賞品に関する情報のデータを蓄積した賞品データベースが存在していることは自明であるとはいえないことを前提とする原告の主張は，その前提を欠くものであるから，検討するまでもないところである。(3)引用発明に「懸賞品に関する情報の提供を希望する入力がなされた場合に，当該希望がなされたことを，当該ユーザの個人情報と関連付けて記憶する手
段」が記載されていないことについて
原告は，審決の「懸賞品や製品情報などの配信を受けるためにインターネットで会員登録を行う場合，懸賞品や製品情報の提供を希望するか否かを問う画面がユーザーのパソコンに表示され，登録希望者が当該画面上から関連情報を入力すること，また，会員登録された場合には，関連する情報を希望する旨を個人情報と関連付けて記憶させることは，いずれも自明である」（審決謄本３頁下から第２段落）との認定について，審決のいう「関連情報」，「関連する情報を希望する旨」が何であるか，「関連情報」と「関連する情報」との関係が不明である旨主張する。しかし，審決の上記記載を読めば，「関連情報」が会員登録のための入力に必要な情報を指し，「関連する情報」が賞品や製品情報など会員登録がされた後に配信を希望する情報を指すことが明らかである。
原告は，「関連情報」及び「関連する情報」の語義が不明であるから，引用発明に「懸賞品に関する情報の提供を希望する入力がなされた場合に，当該希望がなされたことを，当該ユーザの個人情報と関連付けて記憶する手段」が記載されているとする審決の認定は誤りであるというが，上記のとおり，「関連情報」及び「関連する情報」の語義が不明であるとはいえないから，原告の上記主張は失当である。また，引用発明において，賞品に関する情報のデータを蓄積した賞品データベースが存在していることは自明であるとはいえないことを前提とする原告の主張は，その前提を欠き，採用することができない。
(4)以上検討したところによれば，引用発明についての審決の認定に誤りはないから，その誤りのあることを前提として，本願発明と引用発明との一致点の認定の誤りをいう原告の主張は，理由がなく，原告主張の取消事由１は採用することができない。
２　取消事由２（相違点の認定の誤り）について
原告は，引用発明において，賞品に関する情報の提供を希望したユーザのメールアドレスあてに送信される電子メールは，そのメール自体が懸賞募集の役割も果たすものではなく，単に賞品等に関する情報のみを送信しているにすぎないことが明確であるとし，本願発明と引用発明との相違点についての「そのメール自体が懸賞募集の役割も果たしているのか，それとも，メールは単に賞品等に関する情報のみを送信しているのか明確でなく」とした審決の認定が誤りである旨主張する。しかし，審決は，対比の点では，「そのメール自体が懸賞募集の役割も果たしているのか，それとも，メールは単に懸賞品等に関する情報のみを送信しているのか」が明確であるか否かについて論ずることなく，「メールは単に懸賞品等に関する情報のみを送信している」場合と同様に取り扱って，本願発明の「前記電子メールに対して返信メールが出された場合に，当該返信メールの受信を，当該情報提供された賞品に対する応募の入力と判断する手段」との構成を相違点とし，その後，進歩性の判断をしているのである。
したがって，原告の上記主張は，そもそも，取消事由とはなり得ないものであって，失当である。
３　取消事由３（相違点についての判断の誤り）について(1)「メールに対する回答として返信メールを利用すること」が周知の技術事項であることにつき当事者間に争いがなく，しかも，上記１(1)イのとおり，引用発明がパソコンとＥメールによる情報通信を利用したシステムであり，Ｅメールを利用するものであることからすれば，本願発明と引用発明との相違点である「当該電子メールに対して返信メールが出された場合に，当該返信メールの受信を，当該情報提供された賞品に対する応募の入力と判断する手段」のうち，「当該電子メールに対して返信メールが出された場合に，当該返信メールの受信を」利用するという構成を引用発明に採用することは，当業者にとってごく容易なことであって，その利用を妨げるような格別の事情もないものというべきである。次に，「当該返信メールの受信を，当該情報提供された賞品に対する応募の入力と判断する手段」についてみると，ユーザからのどのような応答をもって懸賞に対する応募の入力とするかということ自体は，インターネット懸賞を実施しようとする者が，取引の態様に応じて人為的に適宜取り決め得る事項であって，そこに技術的な問題を論ずる余地はない。
ところで，一般に，商品を販売，購入する場合に，顧客が商品に自らアクセスして希望する商品を購入すること，及び，販売者が登録した顧客に対して商品を提示して，提示された商品の中から顧客が希望する商品を購入すること（例えば，ＤＭを利用した商品販売）がいずれもビジネスの慣行として周知であることは，当事者間に争いがなく，この争いのないビジネス慣行にかんがみると，「賞品に関する情報の提供を希望したユーザのメールアドレスに，賞品に関する情報を含む電子メールを送信する手段」を具備する引用発明において，ユーザのメールアドレスあてに賞品に関する情報を含む電子メールを送信するに際し，ユーザからのどのような応答をもって懸賞に対する応募の入力とするかという点について，「当該電子メールに対して返信メールが出された場合に，当該返信メールの受信を，当該情報提供された賞品に対する応募の入力と判断する」ことは，取引の態様に応じて適宜取り決め得る事柄であるというべきである。
そうすると，審決の「引用例１記載の懸賞システムにおいても，ユーザが懸賞募集にアクセスする（つまり，ユーザが懸賞のホームページにアクセスする）ことに加え，懸賞を募集する側から登録したユーザーに対して懸賞募集を行うこととし，そのため，ユーザのメールアドレスに送信される懸賞品に関する情報を含む電子メールに懸賞募集の役割を持たせ，そして，その回答（すなわち，懸賞への応募）として返信メールを用いること（すなわち，『当該電子メールに対して返信メールが出された場合に，当該返信メールの受信を，当該情報提供された賞品に対する応募の入力と判断する』こと）は，当業者が容易に考え得ることと認められる。」（審決謄本５頁最終段落～６頁第１段落）との判断に誤りはない。(2)原告は，商品の販売，購入のビジネスと引用発明のインターネット懸賞では，目的が全く異なるから，商品を販売，購入する場合に，顧客が商品に自らアクセスして希望する商品を購入すること，販売者が登録した顧客に対して商品を提示して，提示された商品の中から顧客が希望する商品を購入するというビジネスの慣行を，インターネット懸賞サービスに置き換えることが容易想到であるとはいえない旨主張する。


しかしながら，商品の販売，購入のビジネス及び引用発明のインターネット懸賞は，いずれも，不特定多数の顧客に対して，商品又は賞品を直接又は間接に展示し，商品又は賞品の提供の申込みを待ち，申込みがあれば商品又は賞品を提供するという一連の手順において共通するものと認められ，当業者が，引用発明のインターネット懸賞システムを工夫する上で，商品の販売，購入のビジネス慣行を参考とすることは，自然かつ合理的なことというべきである。したがって，上記ビジネスの慣行を，インターネット懸賞サービスに適用することは，特段の事情でもない限り，容易に想到し得るものというべきである。そして，たとえ引用例のインターネット懸賞が，ホームページの宣伝やホームページへの訪問者の層を知るなどの目的を有し，懸賞品を募集，応募することを直接の目的とするものでないとしても，当業者が，引用発明のインターネット懸賞システムの懸賞の申込みの仕組みの工夫をする上で，当該ビジネス慣行が参考となり得ることは上記のとおりであるから，引用例における目的の記載が適用を妨げる要因になるということはできない。その他，本件証拠を検討しても，上記ビジネスの慣行を，インターネット懸賞サービスに置き換えることを妨げる特段の事情を見いだすことはできない。(3)原告は，「メールに対する回答として返信メールを利用すること」は，通常の電子メールによる通信の技術分野では周知かもしれないが，懸賞システムにおける電子メールによる通信の技術分野では周知ではないと主張する。しかし，通常の電子メールによる通信の技術分野と懸賞システムにおける電子メールによる通信の技術分野とは，いずれも通常の電子メールによる通信の技術分野である点で共通しており，厳密には異なるとしても極めて近接した技術分野であって，この技術分野の違いによって周知性の有無，程度が左右されるようなものであるとは到底いうことができない。しかも，「メールに対する回答として返信メールを利用すること」は，汎用の技術であるから，前者で周知であって，後者でそうでないということは考えにくいところである。
また，原告は，引用例には「インターネット懸賞の中には，Ｅメールを使って応募するものがあります。」とは記載されているが，インターネット懸賞への応募に電子メールをどのように使用するのかは記載されておらず，ましてやインターネット懸賞への応募に返信メールを利用することは開示も示唆もされていないと主張する。
しかし，引用例に基づく容易想到性を考えるに当たって重要なことは，ある引用刊行物に接した当業者の視点から，これを契機として問題となっている発明に容易に想到し得るかどうかということである。インターネット懸賞への応募に電子メールをどのように使用するのかは，単なる設計的事項にすぎないから，適宜，引用発明に適合するように工夫すればよいのであり，インターネット懸賞への応募に返信メールを利用することは，上記(1)のとおり，当業者において，容易に想到し得ることである。
(4)原告は，引用例には，①インターネットで懸賞を実施するサイトで，ユーザに対してＥメールによる懸賞に関する情報配信サービスが行われていること，②インターネット懸賞にはユーザがＥメールを使って応募するものがあることが記載されているが，①の技術は引用例の６８頁に，②の技術は引用例の１４頁にそれぞれ記載されており，引用例の全く別の箇所に記載されているから，①及び②の技術を組み合わせるには，何らかの動機付けが必要であると主張する。しかし，引用例（甲１）の６８頁の①は，「当たる！ネット懸賞の法則」という１冊の書籍の「ＰＡＲＴⅢ　インターネット懸賞応募７か条」の項目の下に記載されたものであり，引用例の１４頁の②は，その「ＰＡＲＴⅡ　インターネット懸賞の基礎知識」の項目の下に記載されたものであり，「当たる！ネット懸賞の法則」というテーマの下で，インターネット懸賞について多角的に説明しているものであるから，両者は密接な関連を有しており，その組合せを論ずるまでもなく，本願発明の構成に対応して，一つの技術的思想を形成する引用発明の構成部分とみるべきものである。
また，原告は，③はインターネットを利用した懸賞システムとは全く無関係な一般的な技術であるから，①及び②の技術に③の技術を組み合わせるには，何らかの動機付けが必要であると主張する。
しかし，③の技術（Ｅメールに対する回答として返信メールを利用すること）は，汎用技術であるから，Ｅメールに関連する技術分野に広く利用可能であることは，当裁判所に顕著である。上記１(1)イのとおり，引用発明がパソコンとＥメールによる情報通信を利用したシステムであって，Ｅメールを利用するものであることからすれば，いずれもＥメールの技術分野に係る当業者であって，その当業者が，Ｅメールに関する汎用技術を組み合わせてみようとするのは，ごく自然な発想であるというべきである。
(5)以上検討したとおり，原告主張の取消事由３も採用することができない。
４　取消事由４（顕著な効果の看過）について
原告は，本願発明によれば，賞品に関する情報の提供を希望したユーザは，電子メールによって賞品に関する情報を取得することができるため，欲しい賞品又は興味のある分野の賞品に対して効率よく，かつ，もれなく応募することができ，また，懸賞への応募方法は，受信した電子メールに対して返信メールを出すだけで足りるものであるため，ユーザは，所望の賞品に対して極めて簡単に応募することができ，このような本願発明の効果は，本願発明が有する構成によって初めて発揮される効果であり，当業者が引用発明及び周知技術から想到し得るものではない旨主張する。
しかしながら，上記効果は，引用発明及び周知技術を組み合わせた構成から当業者が容易に予測し得る程度のものであって，取消事由となるようなものとはいえないから，原告主張の取消事由４も採用することができない。
５　結論
以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，他に審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。
よって，原告の請求は理由がないから棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第１部
裁判長裁判官    　篠原勝美
裁判官宍戸   充
裁判官    　柴田義明


平成９年（行ケ）第２４０号　審決取消請求事件
判　　　　決
原　告　　ザ　ロックフェラー　ユニヴァーシティ
訴訟代理人弁理士　山本秀策
被　告　　特許庁長官　及川耕造
指定代理人　田中倫子、森田ひとみ、茂木静代
主　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
「特許庁が平成７年審判第２４０４３号事件について平成９年４月１４日にした審決を取り消す。」との判決。
第２　事案の概要
１　特許庁における手続の経緯
原告は、１９８１年９月８日及び１９８２年２月２２日にアメリカ合衆国にした特許出願に基づく優先権を主張して、昭和５７年（１９８２年）９月８日、名称を「エンドトキシン誘発メディエーター（ショック検定）によるリポプロティンリパーゼの抑圧」とする発明につき特許出願（昭和５７年特許願第５０２９９７号。原出願）をし、原出願に基づいて平成３年１０月３１日に特許法第４４条第１項の規定（昭和６２年改正前の第３８条１項ただし書きの規定）による特許出願（平成３年特許願３４９３３９号。本件出願。その発明（本願発明）の名称は「哺乳動物における侵入刺激の生体外検出方法及び試験キット及び抗体」）をしたところ、平成７年８月１日拒絶査定があったので、平成７年１１月６日、拒絶査定不服の審判の請求をし、平成７年審判第２４０４３号として審理されたが、平成９年４月１４日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決があり、その謄本は、平成９年６月１１日、原告に送達された。なお、原告のための出訴期間として９０日が附加された。
２　本願発明の要旨
【請求項１】
哺乳動物における侵入刺激の生体外検出方法であって、下記特性、すなわち：
（イ）生物学的活性にして
（ａ）同化酵素であるリポプロティンリパーゼ、アセチル補酵素Ａカルボキシラー
ゼ、及び脂肪酸シンセターゼの活性を抑制し、及び
（ロ）哺乳動物大食細胞から下記手順、すなわち、
（ａ）哺乳動物から大食細胞の標本を集め、
（ｂ）前記大食細胞の一部を、哺乳動物における侵入事態に関連する刺激物質と共
に培養し、
（ｃ）前記大食細胞を、前記メディエーター物質の生成を誘発させることにより得
られること；
を含む特性を有してメディエーター活性組成物に含有される抗原に対する第一抗体、及び／もしくは前記第一抗体に対し特異的に向けられた第二抗体が下記特性、
すなわち：
（イ）生物学的活性にして
（ａ）同化酵素であるリポプロティンリパーゼ、アセチル補酵素Ａカルボキシラー
ゼ、及び脂肪酸シンセターゼの活性を抑制し、かつ
（ｂ）赤血球分化を抑制すること；及び
（ロ）哺乳動物大食細胞から下記手順、すなわち
（ａ）哺乳動物から大食細胞の標本を集め、
（ｂ）前記大食細胞の一部を、哺乳動物における侵入事態に関連する刺激物質と共
に培養し、そして
（ｃ）前記大食細胞を、前記メディエーター物質の生成を誘発させることにより得
られること；
を含む特性を示すメディエーター活性組成物の活性を測定するために使用されることを特徴とする哺乳動物における侵入刺激の生体外検出方法。
【請求項２】
抗原を含有するメディエーター活性組成物の定量のための試験キットであって、
前記抗原が下記特性、すなわち：
（イ）生物学的活性にして
（ａ）同化酵素であるリポプロティンリパーゼ、アセチル補酵素Ａカルボキシラー
ゼ、及び脂肪酸シンセターゼの活性を抑制し、及び
（ロ）哺乳動物大食細胞から下記手順、すなわち、
（ａ）哺乳動物から大食細胞の標本を集め、
（ｂ）前記大食細胞の一部を、哺乳動物における侵入事態に関連する刺激物質と共
に培養し、そして
（ｃ）前記大食細胞を、前記メディエーター物質の生成を誘発させることにより得
られること；
を含む特性を有する抗原である試験キットにおいて、前記キットが下記特性、す
なわち：
（イ）生物学的活性にして
（ａ）同化酵素であるリポプロティンリパーゼ、アセチル補酵素Ａカルボキシラー
ゼ、及び脂肪酸シンセターゼの活性を抑制し、かつ
（ｂ）赤血球分化を抑制すること；及び
（ロ）哺乳動物大食細胞から下記手順、すなわち
（ａ）哺乳動物から大食細胞の標本を集め、
（ｂ）前記大食細胞の一部を、哺乳動物における侵入事態に関連する刺激物質と共
に培養し、そして
（ｃ）前記大食細胞を、前記メディエーター物質の生成を誘発させることにより得
られること；
を含む特性を有する抗原に対する第一抗体及び／もしくは前記第一抗体に対し特異的に向けられた第二抗体を含む試験キット。
【請求項３】
哺乳動物におけるメディエーター物質の毒性レベルを減少させ、哺乳動物におけるショックを治療し、哺乳動物におけるショックの発生を防止し、及び／もしくは悪液質病を治療するための医薬組成物を製造するための抗体であって、前記抗体がメディエーター活性組成物中の、ある抗原に対する抗体であり、前記抗原が下記特
性、すなわち：
（イ）生物学的活性にして
（ａ）同化酵素であるリポプロティンリパーゼ、アセチル補酵素Ａカルボキシラー
ゼ、及び脂肪酸シンセターゼの活性を抑制し、及び
（ロ）哺乳動物大食細胞から下記手順、すなわち、
（ａ）哺乳動物から大食細胞の標本を集め、
（ｂ）前記大食細胞の一部を、哺乳動物における侵入事態に関連する刺激物質と共
に培養し、
（ｃ）前記大食細胞を、前記メディエーター物質の生成を誘発させることにより得
られること；
を含む特性を有する抗原であることを特徴とする医薬組成物製造のための抗体。
【請求項４】
メディエーター活性組成物中の、ある抗原に対する抗体に特異的に向けられた抗
体であって、前記抗原が下記特性、すなわち：


（イ）生物学的活性にして
（ａ）同化酵素であるリポプロティンリパーゼ、アセチル補酵素Ａカルボキシラー
ゼ、及び脂肪酸シンセターゼの活性を抑制し、及び
（ロ）哺乳動物大食細胞から下記手順、すなわち、
（ａ）哺乳動物から大食細胞の標本を集め、
（ｂ）前記大食細胞の一部を、哺乳動物における侵入事態に関連する刺激物質と共
に培養し、
（ｃ）前記大食細胞を、前記メディエーター物質の生成を誘発させることにより得
られること；
を含む特性を有する抗原に対する抗体に特異的に向けられた抗体。
３　審決の理由の要点
(1)　原査定の拒絶理由の概要は、本願明細書の発明の詳細な説明においては、メディエーター物質に対する抗体が調製され得ることを客観的に確認し得る記載はないから、本件出願は特許法第３６条第３項の規定を満たしていないというものである。
一方、原告（請求人）は、審判請求書において、本件出願の優先権主張日時点において公知のハイブリドーマ技術を使用することにより、メディエーター物質に対する抗体を得ることは可能であった旨主張するとともに、平成７年１２月６日付け手続補正書により本願明細書の発明の詳細な説明における段落番号【０００８】の記載を以下のように補正した。
「本発明は、哺乳動物中におけるメディエーター物質活性を測定することにより哺乳動物中における種々侵入刺激の存在を検知する方法にも関わる。すなわち、多数のメディエーター物質を既知刺激物質から調整し、これをそれぞれのメディエーター物質の存在を検知し得る抗体を増殖させるために使用することができる。これら抗体は公知のハイブリドーマ法によって調整できる。このハイブリドーマは、“Ｎａｔｕｒｅ，Ｖｏｌ．２５６（１９７５年８月７日号）”の４９５～４９７頁に記載される如く、ＫｏｈｌｅｒとＭｉｌｓｔｅｉｎにより昀初に調整されて以来、“ＴＨＥ　ＪＯＵＲＮＡＬ　ＩＭＭＵＮＯＬＯＧＹ，Ｖｏｌ．１２３（１９７９年１０月４日号）”の１５４８～１５５０頁に限らず、そのほかに“ＭＯＮＯＣＬＯＮＡＬ　ＡＮＴＩＢＯＤＩＥＳ（Ｒ．Ｈ．Ｋｅｎｎｅｔｔ，Ｔ．Ｊ．ＭｃＫｅａｒｎ及びＫ．Ｂ．Ｂｅｃｈｔｏｌ編集、１９８０年　Ｐｌｅｎｕｍ　Ｐｒｅｓｓ出版）”の特に１３７～１５２頁、や“Ｎａｔｕｒｅ，Ｖｏｌ，２７７（１９７９年１月１１日号）”の１３１～１３３頁、や“Ｎａｔｕｒｅ，Ｖｏｌ，２８５（１９８０年５月２２日号）”の２３８～２４０頁及び２５９～２６１頁等にも、例えば融合マウス脾臓リンパ球と骨髄腫が記載され、この融合マウス脾臓リンパ球と骨髄腫か、あるいは兎、山羊その他の哺乳動物中につくることによって調製できることが１９８１年までに十分に確立されていた。
～略～
なお、このハイブリドーマは、例えばＪａｍｅｓ　Ｗ．Ｇｏｄｉｎｇの“Ａｎｔｉｂｏｄｙ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｂｙ　Ｈｙｂｒｉｄｏｍａｓ”についての論文、“ＴＨＥ　ＪＯＵＲＮＡＬ　ＩＭＭＵＮＯＬＯＧＹ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　３９（１９８０年）”の２８５頁～３０８頁、や“Ｌｙｍｐｈｏｃｙｔｅ　Ｈｙｂｒｉｄｏｍａｓ（１９７９年）”中のＰｒｅｆａｃｅのＸＶ頁に記載される如く、たとえ免疫化される抗原（Ｉｍｍｕｎｉｚｉｎｇ　ａｎｔｉｇｅｎ）が純粋なかたちでなくとも免疫化のために使用される混合物中に含有されていれば、抗原に対する特異的な抗体を調製できる。」
(2)　そこで、この補正を含め、以下、本願明細書の発明の詳細な説明の記載を検討する。


本願明細書の発明の詳細な説明においては、メディエーター物質に対する抗体の調製手段について、上記段落番号【０００８】の記載のほかに、段落番号【００１７】において「メディエーター物質の抗体は例えば融合したマウスの脾白血球及び骨髄腫細胞を用いるハイブリドーマ法を含む公知の方法により、兎、山羊、羊その他の哺乳動物に抗体を生じさせるために使用できる。」との記載があるのみであって、該抗体の調整手段について当業者の追試を可能とするような実施例等の具体的な記載はなく、また、該抗体を現実に得たことを明らかにする記載もない。また、本願明細書の発明の詳細な説明における、段落番号【０００８】及び【００１７】の記載によれば、本願発明のメディエーター物質に対する抗体は、マウスの脾臓リンパ球あるいは脾臓白血球と骨髄腫細胞との融合細胞によるハイブリドーマ法により得られる旨示されているが、本願明細書において、実施例の記載において、唯一存在することがその活性から推認できるメディエーター物質は、マウス由来の物質であるから、同種のマウスに対して免疫原性を有さず、このメディエーター物質を使用してマウスを免疫しても、通常の方法ではこのメディエーター物質に対する抗体を産生する脾臓リンパ球あるいは脾臓自血球は得られない。してみれば、この本願明細書の発明の詳細な説明の記載では、メディエーター物質に対する抗体を得ることは困難である。
さらに、上記段落番号【０００８】の記載において挙げられた文献においては、ラット×ラット、ラット×マウス及びヒト×マウスのハイブリドーマ等に関する記載があり、これらハイブリドーマの使用の前提として、上記マウス由来のメディエーター物質を他種のヒト、ラットに免疫することも全く考えられないとすることはできないが、ヒトについては、安全性が不明であるメディエーター物質を直接ヒトに対し免疫することはできず、何らかの代替手段か必要になるが、この手段については上記文献中に全く記載がない。また、ラットについては、ラットとマウスとは近縁種であって、必ずしもマウス由来のメディエーター物質がラットに対して免疫原性を有することは明らかではなく、これに加えて、本願明細書の実施例の記載によれば、このマウス由来のメディエーター物質はその活性の検出により、得られる組成物中にその存在が推認できるものにすぎず、組成物中のメディエーター物質の量は極めて微量であって、ラットを免疫するのに十分な抗原量を確保できないおそれもある。これらの点からみれば、上記文献におけるラット×ラット、ラット×マウス及びヒト×マウスのハイブリドーマに関する記載があったとしても、該記載を参酌して、メディエーター物質に対する抗体が容易に得られるとは、当業者においても必ずしもいえないとするのが妥当である。
原告は、審判請求書において、本願発明のメディエーター物質はネズミＴＮＦに相当し、該ＴＮＦは上記文献中、“ＴＨＥ　ＪＯＵＲＮＡＬ　ＩＭＭＵＮＯＬＯＧＹ，Ｖｏｌ．１２３（１９７９年１０月４日号）”の１５４８～１５５０頁に記載された細胞系統Ｘ６３－Ａｇ８，６５３を、ねずみ（マウス）ＴＮＦにより免疫したハムスター由来の脾臓細胞の融合パートナーとして使用することにより、ネズミ（マウス）ＴＮＦに対する抗体が生産されたことが本件出願後に報告されている（「ＴＨＥ　ＪＯＵＲＮＡＬ　ＩＭＭＵＮＯＬＯＧＹ」Ｖｏｌ，１４２（１９８９年６月１１日号）、３８８４～３８９３頁）旨主張しているが、これによれば、ネズミ（マウス）ＴＮＦは、段落番号【０００８】の記載中に挙げられた文献に記載されたマウス、ラット、ヒトとは異なるハムスターを免疫し、ハムスターの脾臓細胞を用いたハイブリドーマを用いてネズミ（マウス）ＴＮＦに対する抗体を得ているのであるから、上記段落番号【０００８】の記載中の文献に用いた手法とは異なる手法を用いて該抗体を初めて得たことを示しており、しかも、該抗体を得たとする報告は本件出願の優先権主張日から７年以上経過してなされているのであるから、これらの点からみると、この主張は、かえって、本件出願の優先権主張日時点において、公知のハイブリドーマ技術を使用してもメディエーター物質に対する抗体を得ることは容易ではなかったことをうかがわせるものである。なお、上記段落番号【０００８】及び【００１７】の記載において、メディエーター物質に対する抗体を兎、山羊、羊等の動物中につくる、あるいは生じさせる記載があるが、これら動物を用いる場合において、具体的にどのような手段を用いるのか全く明らかにされておらず、この記載のみでは、これら動物を用いてメディエーター物質に対する抗体を得ることは当業者において容易にはできないと解するほかない。
したがって、本願明細書の発明の詳細な説明においては、本願発明のメディエーター物質に対する抗体を当業者が容易に得られるように記載されてはいない。(3)　以上のとおりであるから、本願明細書の発明の詳細な説明においては、当業者が容易に実施し得るように発明の構成が記載されておらず、特許法第３６条第３項の要件を満たしていない。
第３　原告主張の審決取消事由
本願明細書の記載、並びに本件出願の優先権主張日当時の抗体調製に関する周知技術及び公知技術に従えば、本願発明は当業者において容易に実施可能であったのに、審決はこの点の判断を誤ったものである。
１　特許請求の範囲の記載から明らかなように、本願発明のメディエーター物質は任意の哺乳動物に由来するものであって、マウス由来のメディエーター物質に限定されない。
この点に関する原告の主張は、要するに、当業者は、必要であれば、腹膜滲出細胞をマウス以外の哺乳動物（例えば、ウサギ、ブタ）から調製し、そして刺激物質で刺激することによって、他の種由来のメディエーター物質を、必要に応じて調製し得た、というものである。


当業者が、マウス以外の哺乳動物に由来するメディエーター物質の存在を推認し得たであろうことは、本願明細書の次の記載から明らかである。すなわち、段落【０００４】には、「本発明の第一の局面によれば、哺乳動物における同化酵素の状態を検定するために使用するメディエーターの調製方法が開示される。この方法は、哺乳動物が例えばビールス、細菌、原生動物、腫瘍、エンドトキセミアその他の侵入刺激を受けている場合に特に有用である。そのもっとも単純な局面の場合、この方法は哺乳動物から大食細胞標本を集め、この大食細胞の一部を、侵入事態と関連する刺激物質と共に保温することを含む。例えば刺激物質は・・・寄生原生動物であるトリパノゾーマ　ブルセイその他の場合、エンドトキシンであってもよい。」と記載されている。また、段落【０００１】には、「例えば細菌、ビールス、原生動物の感染及び腫瘍、内毒素等の種々の侵入刺激に対する応答として種々の哺乳動物宿主には、いくつかの共通した物理的及び生化学的障害が見られる。・・・昀近、原形動物寄生虫であるトリパノゾーマブルセイに感染した兎におけるハイパートリグリセリデミアが・・・報告されている。報告されたハイパートリグリセリデミアは、末梢組織における酵素リポプロティンリパーゼ（ＬＰＬ）の活性に著しい低下をともなう。」と記載されている。
このように、ウサギにおいて、メディエーター物質を誘発し得る刺激物質である「トリパノゾーマ　ブルセイ」は、末梢組織におけるリポプロティンリパーゼの活性低下を引き起こすことが、本願明細書の記載から明らかである。よって、当業者は、マウス由来のメディエーター物質以外に、少なくとも、ウサギ由来のメディエーター物質の存在を推認し得、そして本願明細書中に記載されるマウス由来の物質についての方法に従って、ウサギの大食細胞からメディエーター物質を過度な実験を要することなく調製し得た。
したがって、審決が、実施例の記載にのみ拘泥し、「本願明細書において、実施例の記載において、唯一存在することがその活性から推認できるメディエーター物質は、マウス由来の物質である」と認定したのは誤りである。当業者は、本願明細書の記載全体から、マウス以外の哺乳動物に由来するメディエーター物質を実施し得たものである。
２　本願明細書には、本件メディエーター物質が、哺乳動物から大食細胞の標本を集め、前記大食細胞の一部を、哺乳動物における侵入事態に関連する刺激物質と共に培養することにより得られる、ことを明記しており（段落【０００４】）、当業者であれば、この記載並びにマウスに関する実施例ⅠのパラグラフＤ（段落【００３９】ないし【００４０】の記載を参照して、例えば、哺乳動物であるウサギの腹膜滲出大食細胞から容易に調製し得る。また、本件メディエーター物質のような生物活性物質には、動物間に化学構造の類似性があり（乙第１号証）、物理的性質及び化学的性質も類似しているので、マウスメディエーター物質の場合と同様な調製方法で他の動物からも精製可能である。科学的根拠を示すことなく、具体的実施例の記載がないことのみをもって、マウス以外の哺乳動物由来のメディエーター物質が調製され得ないとすることはできない。
本願明細書の記載に基づいて、当業者が、マウス以外の哺乳動物に由来するメディエーター物質の存在を予測し、同明細書に記載の方法に従って取得可能であると予測できたことは、甲第４３号証（Ａ博士の鑑定書）及び甲第４４号証（Ｂ博士の供述書）からも明らかである。
３　原告は、審判において、メディエーター物質に対する抗体の実施可能性について、「部分的に精製されたメディエーター物質に対するポリクローナル抗血清は・・・ウサギの体内で調整できる。メディエーター活性、特に、ＬＰＬ活性をブロックする抗体であるポリクローナル抗血清の存在は、容易に調べることができる。・・・メディエーターに対する抗体は、メディエーター単独で測定されるＬＰＬ活性の抑制量を減少させることになり、メディエーターの存在下におけるＬＰＬ活性の抑制量を昀少化するようなポリクローナル抗血清の希釈度が決定される。すなわち、本願に開示されたメディエーター活性についてのアッセイは、ポリクローナル抗体滴定濃度を測定するためのアッセイをも提供するものである。」と主張した。
しかるに、審決は上記原告の主張に対する判断を遺脱し、あるいは、ポリクローナル抗血清の調製に関する本件出願の優先権主張日当時の周知技術を誤認し、その結果、「兎、山羊、羊等の動物・・・を用いてメディエーター物質に対する抗体を得ることは当業者において容易にはできないと解するほかない。」との認定をするに至ったものであり、誤りである。
本願明細書を精査しても、本願発明において、メディエーター物質に対する抗体を、モノクローナル抗体のみに限定する記載はなく、またそのように解釈すべき根拠となる記載もない。本願明細書段落【００１７】には、「メディエーター物質は例えば融合したマウスの脾白血球及び骨髄腫細胞を用いるハイブリドーマ法を含む種々の公知方法により、兎、山羊、羊その他の哺乳動物に抗体を生じさせるために使用できる。」と記載されている。該記載から、当業者は、本願発明におけるメディエーター物質に対する抗体にはポリクローナル抗体が含まれること、及びその作製法を容易に理解し得たのである。
４　本件出願の優先権主張日当時、例えば、ウサギ、ヤギ、又はヒツジにおいて、ポリクローナル抗体（抗血清）を作製することが、当該分野において周知の技術であったことは、以下の点から明らかである。
「生物化学実験法１５　免疫学実験入門」（甲第５号証）は、本件出願の第１優先権主張日（１９８１年９月８日）のわずか２日後に初版が発行された免疫学の教科書であるが、その１７頁１ないし２行に、「普通の免疫学的な検査で用いられる主な動物は、ウサギ、モルモット、ヒツジ、マウス、ラット、ニワトリなどである。」、同頁６行に、「ウサギは種々の抗血清をつくるのに昀も一般的に用いられる」と記載されている。また、１７ないし６９頁にかけて、ウサギ、マウスなどにおける抗血清の作製に必要な技術である飼育法、免疫注射法、採血法、抗血清の取扱方、免疫原の作製、抗血清の検定法、抗体の精製法などが詳細に記載されている。


「免疫化学（医化学実験法講座４）」（甲第６号証）の第２章「抗血清のつくり方」（４４ないし７１頁）は、主として、ウサギにおける抗血清の作製方法を詳しく記載している。すなわち、４７頁左欄１ないし３行には、「動物によって免疫注射法は多少異なるが、ここでは、もっともひろくもちいられているウサギに抗体をつくらせるときの方法についてくわしくのべることにする。」と記載され、６９頁左欄１ないし８行には、「ウサギは、種々の抗血清をつくらせる動物としてちょうど扱いやすい手ごろの大きさであり、おとなしいうえに抗体もつくりやすい動物なのでもっとも多く利用されている。・・・ウサギの蛋白質成分に対する抗体をつくろうとするとき（は）、・・・モルモット、・・・ヤギ、ヒツジがもちいられる。」と記載されている。また、６４ないし６８頁には、ウサギにおける、マウス由来の物質であるマウス免疫グロブリンに対する抗体のつくり方が詳しく記載されている。
「免疫実験操作法Ｖ」（甲第７号証）の１３７５ないし１３８２頁の「マウスの血清成分に対する抗血清の作製」と題する章には、マウス由来の免疫グロブリンに対する抗血清（すなわち、ポリクローナル抗体）をウサギにおいて作製する方法が記載されている。
KoreanJournalof   Biochemistry、第１１巻、１ないし９頁（１９７９年）に記載の「TheNature   ofEndotoxin-inducedTumor   NecrosisFactor」なる報文（甲第８号証）の「抗血清の調製」の項（３頁左欄５ないし１０行）に、「マウス血清、マウスＨｐ、及びマウスＴＮＦ（Ⅱ－ｅ）（注、このマウスＴＮＦ（Ⅱ－ｅ）は、ハプトグロビン（Ｈｐ）とヘモグロビン（Ｈｂ）との複合体であって、サイトカインのＴＮＦとは別異の物質である）（甲第８号証２頁左欄下６ないし３行参照）に対する抗血清を、ウサギにおいて、肢掌への注射によって調製した。抗マウスＨｐ血清は、ヒト、ウサギ及びラットＨｐとは交差反応しなかった。」とのみ記載されている。科学文献においても、第三者が追試可能なように実験方法を記載するのが常識であることから、このような簡単な記載は、本報文の発表当時（すなわち、１９７９年当時）、抗血清の作製法が、当業者に周知の技術であったことを示すものである。
以上の事実から、抗血清（すなわち、ポリクローナル抗体）を、ウサギなどにおいて作製する技術は、本件出願の優先権主張日当時、当業者に周知であったことは明らかである。
５　原告は、さらに、審判において、公知のハイブリドーマに従ってメディエーター物質に対するモノクローナル抗体が調製可能であったことについて、「モノクローナル抗体の技術は・・・1981年までに十分確立されていた。・・・融合パートナーとして良好なマウスの骨髄腫細胞系統が存在していた。・・・ラット－マウス間又はヒト－マウス間のような異種間ハイブリドーマは一般的なものであった。・・・また、ラット－ラット間又はラット－マウス間のハイブリドーマに好適なラット骨髄腫細胞系統210RCY3-AG.1.2.3は、1979年までに既に記載されていた」と主張した。
しかるに、審決は、モノクローナル抗体の調製に関して、本件出願の優先権主張日当時の公知技術の内容を誤認し、その結果、「本件出願の優先権主張日時点において、公知のハイブリドーマ技術を使用してもメディエーター物質に対する抗体を得ることは容易ではなかった」と認定したが、失当である。理由は以下のとおりである。
マウス由来のメディエーター物質に対するモノクローナル抗体は、該物質で免疫したラット由来の脾臓細胞から、ラット×ラット又はラット×マウスのハイブリドーマを作製することによって得ることが可能であった。すなわち、EuropeanJournalof   Immunology、第８巻、539ないし551頁（1978年）に記載の「Monoclonalxenogeneicantibodies   tomurinecell   surfaceantigens:identificationof   novelleukocytedifferentiation   antigens」なる報文（甲第９号証）は、マウスの細胞表面抗原でラットを免疫して、このラットの脾臓細胞とマウス骨髄腫細胞とのハイブリドーマからモノクローナル抗体を生じさせたことを報告している。
Nature、第277巻、131ないし133頁（1979年）に記載の「Rat×rathybridmyelomasanda   monoclonalanti-Fdportion   ofmouseIgG」なる報文（甲第１０号証）は、マウスの免疫グロブリンＧ（ＩｇＧ）で免疫したラット由来の脾臓細胞をラット骨髄腫細胞とを融合させたハイブリドーマからモノクローナル抗体を得たことを報告している。


JournalofExperimental   Medicine、第159巻、1560ないし1565頁（1984年）に記載の「MONOCLONALANTIBODYTO   MURINEGAMMAINTERFERON   INHIBITSLYMPHOKINE-INDUCEDANTIVIRALAND   MACROPHAGETUMORICIDALACTIVITIES」なる報文（甲第１１号証）は、部分精製したマウスγインターフェロンに対してラットモノクローナル抗体を作製したことを報告している。この報文は、1984年のものではあるが、その免疫方法及び融合方法は、1560頁の「ラットの免疫、細胞融合手順、及びハイブリドーマのクローニング」の項に、「ＤＡ系統のラットに、各回、フロイントアジュバント中に乳化した、32,000抗ウイルス単位の部分精製したMuIFN-γを皮下注射した。注射のスケジュール、採血の時期、及び抗血清の特異性は以前に詳細に記載されている(５)。昀後の注射から19週間後、１匹のラットに、32,000単位のMuIFN-γを静脈内注射した。４日後、このラットの脾臓細胞を、マウスP3U-1ミエローマ株の細胞と5:1の比で混合し、そしてポリエチレングリコールI450(J.T.BakerChemicalCo.,   Phillipsburg,NJ)の存在下で、標準的な手順(６)を使用して、ハイブリドーマを形成させた。」と記載され、本件出願の優先権主張日当時の技術と本質的に同じである。免疫原（抗原）をフロイントアジュバント中で乳化することは、甲第５号証２７頁～２８頁の「I-5　アジュバント－Freundのアジュバント注射法」の項、及び甲第６号証４７頁～４９頁の「Ｂ．動物の注射法」の節に記載されており、本件出願の優先権主張日当時の周知技術であった。甲第５号証２７頁の「I-5　アジュバント－Freundのアジュバント注射法」の項３ないし５行及び甲第６号証４７頁左欄１０ないし１１行には、アジュバントとともに免疫すると微量の抗原に対する抗体を作製し得ることが記載されている。甲第１１号証は、上記のように、ラットを、部分精製したマウスγインターフェロンで免疫して、モノクローナル抗体を得たことを報告している（1560頁「ラットの免疫、細胞融合手順、及びハイブリドーマのクローニング」の項１行～３行）。したがって、審決がした「ラットについては、ラットとマウスとは近縁種であって、必ずしもマウス由来のメディエーター物質がラットに対して免疫原性を有することは明らかではな（い）」及び「組成物中のメディエーター物質の量は極めて微量であって、ラットを免疫するに十分な抗原量を確保できないおそれもある。」との認定は、科学的根拠を欠く。
上記のように、メディエーター物質は、マウス由来のものだけではなく、マウス以外の哺乳動物由来のものも過度な実験を要することなく得ることができたのである。したがって、このようなマウス以外の哺乳動物由来のメディエーター物質に対するモノクローナル抗体は、マウス×マウス、ラット×マウスのハイブリドーマを含む、本件出願の優先権主張日当時公知のハイブリドーマ技術に従って、当業者に実施可能であったのである。
６　本願発明のメディエーター物質は、本件出願時に既に公知であったＴＮＦ（腫瘍壊死因子。tumornecrosisfactor）と同一であることが、後日（１９８５年）になって判明した。
当時、ＴＮＦは、その腫瘍壊死活性のみが注目され、抗ガン剤としての利用可能性（すなわち、ＴＮＦを積極的に投与してガンもしくは腫瘍を壊死させようとする試み）についてのみ盛んに研究されていた。当時のＴＮＦ研究者は、ＴＮＦが死に至る消耗した状態をもたらすことに気づかなかったから、ＴＮＦ活性を阻害するという視点を持たなかった。それゆえ、ＴＮＦ研究者には、抗ＴＮＦモノクローナル抗体を作製しようとする動機は、全く存在しなかったのである。他方、マウス由来のメディエータに対するモノクローナル抗体を他の哺乳類の種において作製するために必要な知識は、本件出願の優先権主張日当時、公知であった。したがって、本件出願の優先権主張日当時を含む１９８５年以前に抗ＴＮＦモノクローナル抗体に関する文献が一切存在しないのは、当時、そのような抗体の作製が技術的に困難であったからではなく、ただ単に研究者がその必要性を認識していなかったからにすぎない。この事実は極めて重要である。本願発明のメディエーター物質に対する抗体モノクローナル抗体が、当業者に格別の困難を要することなく調製可能であったことは、甲第４２号証（Ｃ博士の鑑定書）及び甲第４４号証（前出）からも、明らかである。
７　以上のとおり、本願発明は、本願明細書の記載、並びに本件出願の優先権主張日当時の抗体調製に関する周知技術及び公知技術に従えば、当業者において容易に実施可能であった。
第４　審決取消事由に対する被告の反論
１　原告の主張は、本願発明は、マウスに由来するメディエーター物質に対するモノクローナル抗体、マウス以外の哺乳動物に由来するメディエーター物質に対するモノクローナル抗体、及び周知の抗血清調製法に従って得られたメディエーター物質に対するポリクローナル抗体を含み、これらおのおの異なる抗体のうち一つでも当業者が容易に実施可能な場合には、仮に他に容易に実施することができなくとも、本願発明を当業者が実施可能とすべきであるというに等しい。特許請求の範囲において当業者が容易に実施できない部分を包含する場合においては、該特許請求の範囲に記載された発明は、当業者が容易に実施し得ないものとされるべきであることは、特許法第３６条第３項の規定が、発明の公開の代償として独占権を与えることをその趣旨として設けられていることからみて当然であるから、原告の主張は、前提において失当である。


本願明細書においては、メディエーター物質に対する抗体を得ることについて、追試を可能とする実施例等の記載は全くなく、単に多数の文献を挙げて、該抗体が得られる旨記載するにすぎない。審決においては、該文献中に示されるハイブリドーマを用いた場合において、唯一その生成が推認できるマウスのメディエーター物質を使用して、該物質に対するモノクローナル抗体が容易に得られるか否かを検討し、容易には得られないと判断したのであるが、マウスのメディエーター物質に対するモノクローナル抗体が得られないのであれば、このモノクローナル抗体を含む本願発明は、当業者において容易には実施できないとされるべきである。原告の主張のように、本願発明は、マウスのメディエーター物質に対するモノクローナル抗体に限定されず、広範な抗体を含み、この抗体のうち、容易にできるものがあれば、本願発明全体も当業者が容易にできるものとすべきであるとするならば、当業者は、その発明を実施するために、本願明細書に具体的に開示のない種々の周知あるいは公知技術その他を駆使して、この広範な抗体の概念に含まれる抗体について、目的とする抗体が得られるまで過度の努力を強いられる。２　本願明細書においては、マウスに由来するメディエーター物質のみがその活性から存在することが推認されるにすぎず、マウス以外の哺乳動物に由来するメディエーター物質については、それを現実に得たこと、及び該物質を現実に得るための当業者が追試し得るような調製手段を全く具体的に明らかにしていない。マウス以外の哺乳動物に由来するメディエーター物質に対する抗体を得るためには、まずマウス以外の哺乳動物に由来するメディエーター物質を得ることがその前提になるのであるから、このような前提となる記載がない本願明細書の記載から、マウス以外の哺乳動物に由来するメディエーター物質に対する抗体が当業者において容易に得られるとすることはできない。
マウス由来のメディエーター物質に対するポリクローナル抗体についても、本願明細書においてはこれを得るための具体的手段について記載がないばかりか、マウス由来のメディエーター物質についてはその活性からその存在が推認できるものにすぎず、本願明細書段落【００４７】ないし【００５０】において、「メディエーター活性組成物」と記載されているように、得られたものは単離精製されているものではない。また、これ以上に精製するための手段も記載されていない。抗血清（ポリクローナル抗体）の調製においては、まず、免疫源の精製が重要かつ困難であることは、甲第６号証の冒頭頁左欄下から２行ないし同右欄８行における「抗血清づくりに昀も苦労するのは免疫源の精製である。非常に微量の抗原物質に対しても抗体産生の応答反応が起こり得ることを考えれば、わずかに混在する不純物に対する抗体も産生されてしまうことが当然予想され、できるだけ不純物を除くことに各人各様の苦労を重ねるわけである。また、できてしまった不純物に対する抗体をどのようにして除去し、目的の抗原物質に対して特異的な抗血清とするかという点も同じように苦労するところである。」と記載されていることからも明らかである。
したがって、単離精製されておらず、その手段も記載されていないマウス由来の「メディエーター活性組成物」から、メディエーター物質に対する抗血清（ポリクローナル抗体）を得ることは、少なくとも試行錯誤を伴う困難な作業を強いるものであることは疑い得ない。本願明細書に記載されている「メディエーター活性組成物」で、他の動物を免疫しても、得られるものは、不純物に対する抗体を多量に含むものであり、このようなものは、メディエーター物質に対する抗体とは到底いえないものであり、試薬、治療剤等には使用することができないものである。マウス以外の哺乳動物に由来するメディエーター物質に対する抗体及びマウス由来のメディエーター物質に対するポリクローナル抗体についても、本願明細書の記載から、当業者において容易に得られるものとすることはできない。
第５　当裁判所の判断
１　本願明細書及び図面の記載
甲第４号証（本願明細書の全文補正書、及び添付図面）並びに甲第３及び１２号証（いずれも手続補正書）によれば、本願明細書及び図面に、概要、以下の①ないし⑯の記載があり、⑰の記載がないことが認められる。①「細菌、ビールス、原生動物の感染及び腫瘍、内毒素等の種々の侵入刺激に対する応答として種々の哺乳動物宿主には、いくつかの共通した物理的及び生化学的障害が見られる」こと、及びこの侵入刺激に対する哺乳動物宿主の応答は、例えば「発熱、白血球症、食欲不振及び活力低下、及び筋肉、白血球、肝臓の新陳代謝における異常」であることが公知であったこと（段落【０００１】）。②本件出願の優先権主張日前に、原生動物寄生虫であるトリパノゾーマ・ブルセイに感染したウサギの「末梢組織における酵素リポプロティンリパーゼ（ＬＰＬ）の活性」の著しい低下が報告されていたこと（段落【０００１】）、このようなＬＰＬの活性の低下は、「人体がショック状態にある時に存在する」こと、これに関連して多数の文献が参照できること（段落【０００２】）、及び、これらの文献において、「メディエーター（mediators）」の存在が疑われていたこと（段落【０００３】）。
③本願発明者らは、メディエーターが、「同化酵素の活性に抑圧的な効果を及ぼす」と考え（段落【０００３】）、種々のテストを行った結果、「メディエーター物質」を発見したこと、メディエーター物質は、「刺激物質」による刺激に応動して哺乳動物細胞中に生じるものであること、「刺激物質」とは、侵入的な刺激、例えば、細菌、ビールス、ある種の腫瘍、原生動物、エンドトキセミア等であること（段落【００１４】）。
④メディエーター物質は、侵入に対して斗うためにエネルギーが必要な場合にエネルギー保蔵組織（筋肉、肝臓等）に対して影響を及ぼすために生み出されるものであって、「エネルギー保蔵組織に対して同化作用状態から異化作用状態に変える作用をなし、それによりこれらエネルギーの供給が容易であるようにする」ものであること、このため「侵入が短期間である場合には、哺乳動物は急速に回復」するが、侵入が慢性的なものである場合、エネルギーの完全枯渇、悪液質病、あるいは死亡を引き起し得ること（段落【００１４】ほか）。


⑤メディエーター物質は、同化酵素（リポプロティンリパーゼ（ＬＰＬ）、アセチル補酵素Ａ（ＣｏＡ）カルボキシラーゼ、脂肪酸シンセターゼ等）の働きを抑制する作用、及び、赤血球細胞形成の抑制効果を有すること（段落【０００６】）。⑥(a)メディエーター物質は、哺乳動物から大食細胞の標本を集め、その一部を侵入事態に関連する刺激物質とともに培養して大食細胞によるメディエーター物質の生産を誘発することにより調製ができること（段落【０００４】、【０００５】、【０００７】、【００１５】、【００１６】）。(b)メディエーター物質が誘発された培地は、「メディエーター物質を回収するように適切に処理される。例えば、遠心分離し、メディエーター物質含有表層物を引き出すか、或いはメディエーターを硫酸アンモニウムの４０－６０％溶液と共に沈殿する。」こと（段落【０００５】）。
(c)「侵入事態に関連する刺激物質」は、エンドトキセミア、トリパノゾーマ、トリパノゾーマ　ブルセイ、エンドトキシンであってよいこと（段落【０００４】）。
⑦調製したメディエーター物質は、その抗体の調製に用いることができること、抗体の調製には、例えば「ハイブリドーマ法」が使用できること、ハイブリドーマ法により抗体を調製する手法は本件出願前の１９８１年までに十分確立されていたこと（段落【０００８】）。
⑧本願発明の「主たる目的は、例えば、感染などの侵入刺激の存在が疑われる哺乳動物における・・・メディエーター物質の検知方法を提供することである」こと（段落【００１２】）。
⑨本願発明の「別の目的は、上記メディエーター物質の検知方法に使用するメディエーター活性組成物の定量のための試験キットを提供することである」こと（段落【００１２】）。
⑩本願発明の「更に別の目的は、哺乳動物におけるメディエーター物質の有害な影響を緩和するか避けるために有効な抗体を提供することである」こと、「メディエーター物質活性を制御して哺乳動物におけるショックの治療、哺乳動物におけるショックの発生防止、及び／もしくは悪液質病の治療用医薬組成物を製造するための抗体を提供するか、或いはメディエーター活性組成物中の、ある抗原に対する抗体に特に向けられた抗体を提供することである」こと（段落【００１３】）。⑪「Ａｂ１（注、メディエーター活性に対する抗体）はメディエーター活性抗体」と呼ばれること（段落【００２１】）。
⑫「メディエーター活性の高レベルのものは哺乳動物体に有毒であり、不可逆的なショックの原因となることがある」こと、「メディエーターに特有の抗体はこの代謝異常のある宿主を治療するのに有用であること」（段落【００２４】）。
⑬実施例Ⅰとして、
(a)エンドトキシン感性マウスにエンドトキシンを注射し、腹膜滲出細胞（大食細胞）を採取してエンドトキシンの存在下あるいは不存在下に培養し、培養液をエンドトキシン耐性マウスに注射したところ、マウスの脂肪組織中のＬＰＬ（リポプロティンリパーゼ）活性は、対照マウスと比較して３２％に低下したこと（段落【００４５】、【００４６】、図２等）。
(b)エンドトキシンの存在下に培養されたマウス腹膜滲出細胞の培養液を遠心分離し、表層物を１０，０００ダルトンカットオフの膜を用いて限外濾過し、濾過物を濃縮し、濃縮物をカラムクロマトグラフにより処理したところ、２つのフラクションがＬＰＬ活性であったこと、これらフラクションのメディエーター活性組成物の分子量は、それぞれ、約３００，０００及び７０，０００ダルトンであったこと（段落【００４７】）。
(c)上記限外濾過の濾液をカラムクロマトグラフで処理したところ、分子量約４００ないし１０００ダルトンに相当するフラクションがＬＰＬ活性を示したこと（段落【００４８】）。
(d)エンドトキシン処理腹膜滲出細胞の培養液を真空透析により分離した場合には、メディエーター組成物は、１２０００ダルトン以上の分子量を有していたこと（段落【００５０】、【００５１】）。
(e)得られたメディエーター組成物が、リポプロティンリパーゼ（ＬＰＬ）の活性を抑制すること（段落【００５３】～【００５５】、【００５８】～【００６５】）。
⑭実施例Ⅱとして、
実施例Ⅰと同様にマウスの大食細胞からの調製したメディエーター物質が、アセチル補酵素Ａカルボキシラーゼ活性、及び脂肪酸シンセターゼ活性を抑制したこと（段落【００６６】～【００８０】）。
⑮実施例Ⅲとして、
実施例Ⅰ及びⅡと同様にマウスの大食細胞から調製したメディエーター物質が、赤血球前駆細胞の成長及び分化を抑制する効果を示したこと（段落【００８１】～【０１０２】）。
⑯本件図１ないし図１４、及びこれら図面の説明には、実施例ⅠないしⅢにおける各種活性、効果等の実験の結果等が示されていること。⑰なお、本願明細書中に含まれる具体例は上記実施例ⅠないしⅢがそのすべてであり、マウス以外の哺乳類の種に由来するメディエーター物質を調製した具体例は記載されていないこと。また、メディエーター物質に対する抗体を調製した実施例は全く記載されていないこと。
２　本願発明の要旨によれば、本願発明における哺乳類のメディエーター物質
は、
「（イ）生物学的活性にして
（ａ）同化酵素であるリポプロティンリパーゼ、アセチル補酵素Ａカルボキシラーゼ、及び脂肪酸シンセターゼの活性を抑制し、及び
（ロ）哺乳動物大食細胞から下記手順、すなわち、
（ａ）哺乳動物から大食細胞の標本を集め、
（ｂ）前記大食細胞の一部を、哺乳動物における侵入事態に関連する刺激物質
と共に培養し、
（ｃ）前記大食細胞を、前記メディエーター物質の生成を誘発させることによ
り得られること；
を含む特性を有」する物質


であり、本件第１ないし第４発明は、このような哺乳類に対するメディエーター物質に対する抗体を、発明の必須の構成要件として含むものである。３　原告は、審決は、メディエーター物質に対する抗体の調製に関し、本願明細書の記載内容、並びに本件出願の優先権主張日当時の抗体調製に関する周知技術及び公知技術を誤認し、その結果、「本願明細書の発明の詳細な説明においては、本願発明のメディエーター物質に対する抗体を当業者が容易に得られるように記載されてはいない」と誤って認定したものである旨主張するので、以下検討する。(1)　メディエーター物質（免疫原）の調製に関して(1)－１　本願発明のメディエーター物質が、生理活性タンパク質のサイトカインの一種であること、サイトカイン類は生理活性タンパク質の中でも特に微小量しか産生されないもので、哺乳類の種によりそれぞれ異なること、メディエーター物質に対する抗体は、メディエーター物質を免疫原として使用し、免疫細胞によるメディエーター物質に対する抗体の産生を誘起する工程を経て調製されることについては、原告、被告とも当然の前提としているところである。したがって、メディエーター物質に対する抗体を当業者が容易に調製することができるというためには、その前提として、哺乳類の種それぞれについて、メディエーター物質を免疫原として使用するに足りる量で当業者が容易に調製し得ることが必要なのは明らかである。
(1)－２　そこで、本願発明についてこの前提が成り立つか否かの点について検討する。
1)甲第１５号証によれば、本件出願の優先権主張日（１９８１年及び１９８２年の複合優先）より約８ないし９年後の１９９０年に発行されたTheJournalofImmunology１４５巻１１号には、ラット脾臓細胞とマウス骨髄細胞とのハイブリドーマから、マウスＴＮＦに対する強力な中和活性を有するモノクローナル抗体を産生させたことを内容とする論文が掲載されているところ、その３７６２ないし３７６６頁（被告翻訳部分３ないし６行）には、「標準的免疫方法のための純粋で天然のサイトカインの充分な量を得ることは難しい。そのため、我々は、脾臓内免疫法－少量の抗原のみを要求する方法（１９）－のための不死化マウスＴ細胞（Ｃ１２９）の上澄みから分離した少量のサイトカインを使用した。」との記載があることが認められる。
この記載によれば、本件出願の優先権主張日より約８ないし９年後の時点においても、サイトカインであるＴＮＦの研究に従事している研究者が、標準的免疫方法で免疫原として使用すべきサイトカインの充分な量を得ることは難しいものとの認識を有し、この問題を克服するため、脾臓内細胞法を採用する等の創意工夫をしていたとの事実を認めることができる。なお、脾臓内細胞法が、本件出願の優先権主張日より後に開発された免疫方法であること、上記記載でいう標準的免疫方法とは、抗血清法及びハイブリドーマ法であることについては、原告も特に争うところではない。
2)乙第１号証によれば、日本生化学会編「新生化学実験講座１２　分子免疫学Ⅲ」（１９９２年発行）に、抗血清（ポリクローナル抗体）及びハイブリドーマ法によるモノクローナル抗体の調製に共通する「免疫動物の選び方」として、「抗血清の必要量が少ないときにはマウスを数十匹用いるのがよい。・・・抗血清の必要量が多いときには、実験的研究であればウサギを５匹程度用いれば、かなり特徴の異なる抗血清を数種類得ることができるので、・・・研究に便利であろう。」（１頁下８ないし２行）、「免疫原が動物由来の生物活性物質である場合は、被免疫動物も同様の生物活性物質をもっており、化学構造には相同性をもつ部分が多く種特異的構造の部分は少ないこともありうるので、免疫動物の選択は難しい」（１頁下１行ないし２頁２行）、「まずウサギを試み、これがだめならモルモット、ラット、マウス、ニワトリなどと進み経験を積まないと予測が難しい」（２頁２ないし３行）と記載されていることが認められる。
乙第６号証によれば、岩崎辰夫他著「単クローン抗体－ハイブリドーマとELISA－」１９８３年発行に、ハイブリドーマ法によりモノクローナル抗体を作製するための免疫方法として「抗原量、アジュバント使用の必要性、免疫回数とその間隔などは、抗原の性質、動物の免疫応答能力、抗原の精製程度などによって違うので、それぞれのケースごとに免疫条件を設定する必要がある。」（３４頁５ないし７行）との記載があることが認められる。
甲第５号証によれば、松橋直他著「免疫学実験入門」１９８１年発行に、免疫注射による抗血清（ポリクローナルな抗体）の調製に関し、「Freundの完全あるいは不完全アジュバントが市販されているので、その指示に従って抗原を・・・注射する。一般に抗原の量は少量でよく、ウサギ１匹当り数ｍｇ～十数ｍｇ、マウス１匹当り数μｇ～数十μｇの抗原があれば、充分に抗体産生を刺激できる」（２７頁１５ないし１８行）との記載されていることが認められる。なお、上記の量が、いずれも、免疫原（抗原）を単離精製した後の量であることは自明である。3)上記各記載によれば、ある免疫原（抗原）からそれに対する抗体を調製する際に必要な免疫原の量は、その種類、使用する実験動物の種類、使用した動物の免疫応答能力、等多くの要因によって変化するものであって「それぞれのケースごとに免疫条件を設定する必要がある。」ものであり、その量はアジュバントを使用した場合においても、単離精製後の量で、実験動物１匹当たりウサギの場合十数ｍｇ、マウスの場合数十μｇの量が必要とされる場合があることを認めることができる。また、実験動物の選択は必ずしも容易ではなく、常に免疫原（抗原）の量が少なくて済むマウスの使用が可能であるとは限らないものであることは明らかである。このため、生理活性サイトカイン類に関しては、本件出願の優先権主張の約８ないし９年後の時点においても、なお、標準的な免疫法に必要とされる量のサイトカインを調製することは、当業者であっても難しいと認識されていたものというべきである。
4)マウスのメディエーター物質について


本願明細書中には、前記認定のとおり、エンドトキシン感性マウスの腹膜滲出細胞（大食細胞）をエンドトキシンにより誘発することによりマウスのメディエーター物質を調製した例が実施例ⅠないしⅢとして記載されている（１⑬ないし⑮）。しかし、これらの実施例では、マウスのメディエーター物質は、限外濾過、カラムクロマトグラフィー、真空透析等により分離され、分子量が推定され、リポプロティンリパーゼ、アセチルＣｏＡカルボキシラーゼ、脂肪酸シンテターゼの活性を抑圧する効果を示すこと等が確認されているにとどまり、その産生量についての記載は全くない。原告は、本願明細書の実施例に記載された方法に従えば、マウス１匹から約０．１μｇ／ｍｌのメディエーター物質（ＴＮＦ）を含む培地が約２０ｍｌが得られることが確認されている旨主張するが、その根拠についての記載はなく、これに関する主張、立証はない。
5)ウサギのメディエーター物質について
前記１②の認定のとおり、本願明細書中には、原生動物寄生虫であるトリパノゾーマ　ブルセイに感染したウサギの末梢組織の酵素リポプロティンリパーゼ（ＬＰＬ）の活性が著しく低下することが記載されている。この記載と、本願明細書のその他の部分の記載、特に実施例ⅠないしⅢの記載とを総合すれば、トリパノゾーマブルセイに感染したウサギの大食細胞が、メディエーター物質を産生する可能性が高いものと推認することができる。
しかしながら、その場合において、ウサギのメディエーター物質がどの程度の量で産生されるかについての主張、立証はない。
6)マウス及びウサギ以外の哺乳類の種のメディエーター物質についてｲ)前示のとおり、本願明細書中には、マウス以外の哺乳類の種のメディエーター物質の調製に関し、(ⅰ)哺乳動物の大食細胞を「侵入事態に関連する刺激物質」と共に培養することにより、メディエーター物質の産生を誘導することができること（１⑥(a)）、(ⅱ)大食細胞とともに培養する「侵入事態に関連する刺激物質」とは、具体的には、細菌、ビールス、ある種の腫瘍、原生動物、エンドトキセミア、トリパノゾーマ　ブルセイ、エンドトキシン等であること（１③及び⑥）、(ⅲ)メディエーター物質は、遠心分離、共沈等により回収可能であること（１⑥）等が記載されている。しかしながら、上記記載は、哺乳類のメディエーター物質の一般的な調製方法の概略を示すにすぎない。次に示す理由のとおり、このような一般的、概略的な記載に基づいて、当業者が、マウス及びウサギ以外の哺乳類の種のメディエーター物質を、容易に免疫原に要求される量で調製することができたものとは、必ずしも認められないというべきである。
ﾛ)本願明細書記載の一般法に従って所望の哺乳類の種のメディエーター物質を調製するには、まず、所望の哺乳類の種の大食細胞を取得し、これを「侵入事態に関連する刺激物質」の存在下に培養し、メディエーター物質の産生を誘発することとなる。ところが、哺乳動物には、同一の種であっても系統による形質の差が存在し、同一の哺乳類の種の大食細胞を同一の「侵入事態に関連する刺激物質」の存在下に培養しても、必ずしも、同一量のメディエーター物質が誘発されるものではない。そして、前示のとおり、「標準的免疫方法のための純粋で天然のサイトカインの充分な量を得ることは難しい」ことにかんがみれば、免疫原に要求される量のメディエーター物質を誘発するため、哺乳類の種それぞれについて、好適な系統に由来する大食細胞と好適な「侵入事態に関連する刺激物質」の組合せを選択し、これを好適な条件で培養し、それぞれの種のメディエーター物質を誘発することが求められることは明らかである。
現に、本願明細書中のマウスに関する実施例ⅠないしⅢでは、大食細胞として、エンドトキシン感性系統のＣ３Ｈ／ＨｅＮマウスが、「侵入事態に関連する刺激物質」としてエンドトキシンが、それぞれ選択使用されている。ところが、本願明細書中には、マウス及びウサギ以外の哺乳類の種については、そのような組合せについての具体的な記載も示唆も見当たらない。また、本件全証拠によっても、そのような組合せが、本件出願の優先権主張日前に周知であったものとも、そのような組合せの選択が容易であったものとも認めることはできない。哺乳類の種の数は膨大であり、「細菌」、「ビールス」、「腫瘍」、「原生動物」、等の「侵入事態に関連する刺激物質」の数も膨大であるから、両者の組合せの数もまた膨大であることは明らかである。
そうすると、当業者は、膨大な数の組合せを探索し、哺乳類の種それぞれについて、適切な組合せを見いだし、それらについて、メディエーター物質を誘発する適切な条件を探索しなければならないものであり、このような探索が負担の大きいものであり、当業者であっても必ずしも容易でないものということができる。(1)－３　原告は、本願明細書の記載に基づいて、当業者が、マウス以外の哺乳動物に由来するメディエーター物質の存在を予測し、本願明細書に記載の方法に従って取得可能であると予測し得たことは、甲第４３号証（Ａ博士の鑑定書）及び甲第４４号証（Ｂ博士の供述書）からも明らかである旨主張するが、これら鑑定書及び供述書には、メディエーター物質の産生量について触れるところがない。マウス以外の哺乳類に由来するメディエーター物質の存在を予測し、それらを取得できることを予測できるとしても、このことは、直ちに、免疫原としての使用に充分な量のメディエーター物質が容易に取得できることを意味するものではなく、これらの鑑定書及び供述書の記載をもってしても、原告の上記主張に理由があるものとすることはできない。
(1)－４　以上説示したところによれば、本願発明において、免疫原として使用できる量のメディエーター物質が容易に調製できるとの前提が、必ずしも成立しないことは明らかである。
(2)　メディエーター物質に対する抗体の調製に関して
(2)－１　ポリクローナル抗体の調製


イ．甲第６号証によれば、右田俊介編集「免疫化学（医化学実験法講座４）」に、抗血清（ポリクローナル抗体）の調製について「動物への免疫注射の方法は種々あるが・・・いちおう能率のよい方法として報告されているものにしたがうとして、抗血清づくりにもっとも苦労するのは免疫原の精製である。非常に微量の抗原物質に対しても抗体産生の応答反応がおこりうることを考えれば、わずかに混在する不純物に対する抗体も産生されてしまうことが当然予想され、できるだけ不純物をのぞくことに各人各様の苦労をかさねるわけである。また、できてしまった不純物に対する抗体を、どのように除去し、目的の抗原物質に対して特異的な抗血清とするかという点も、おなじように苦労するところである。」（４４頁左下欄下４行ないし右上欄８行）と記載されていることが認められる。甲第５号証によれば、松橋直他著「免疫学実験入門」に、「免疫原の作製・・・動物に注射する抗原は、精製されたもの、不純物を含まないものが理想的である。種々の物理化学的性質の差を利用して、順々に分離精製してゆくわけであるが、ごく微量しか含まれていないもの、あるいは物理化学的性質が非常によく似ていて分離が困難なものも少なくない。・・・抗体はあくまで動物がつくってくれるものであるので、ただ抗原を注射すれば、それに対する抗体ができると単純に考えるのは危険である。極端な例であるが、著者らは、ある物質を精製してウサギに注射したところ、それに対する抗体よりも、不純物として混在していた微量の物質に対する抗体の方がよくできてしまったという経験をもっている。注射する前の検討では検出できなかった不純物に対しても、非常に敏感に反応して抗体をよくつくる動物もいるということを実感した。」（３５頁２ないし１４行）と記載されていることが認められる。
ロ．日本生化学会編「新生化学実験講座１２　分子免疫学Ⅲ」（乙第１号証）には、前記のとおり、モノクローナル抗体、ポリクローナル抗体の両者の調製に共通する「免疫動物の選び方」として、「抗血清の必要量が少ないときにはマウスを数十匹用いるのがよい。・・・抗血清の必要量が多いときには、実験的研究であればウサギを５匹程度用いれば、かなり特徴の異なる抗血清を数種類得ることができるので、・・・研究に便利であろう。」、「免疫原が動物由来の生物活性物質である場合は、被免疫動物も同様の生物活性物質をもっており、化学構造には相同性をもつ部分が多く種特異的構造の部分は少ないこともありうるので、免疫動物の選択は難しい」、「まずウサギを試み、これがだめならモルモット、ラット、マウス、ニワトリなどと進み経験を積まないと予測が難しい」ことが記載されている。そして、同号証によれば、同書には、上記記載に続き、「もし、文献があればそれを参考にする。しかし、ここで大切なことは、初めての研究では、抗体がどこからも入手できないので抗体検出系を組むことができず、本来は抗体ができているのに見逃してしまうことが多いことである。これを防ぐためには、検出系を組む昀初の段階では、文献あるいは他の類似実験の成績にとらわれずに、反応系の各因子の使用量の範囲を幅広くとったり、ウエスタンブロット法などいろいろな抗体検出系を組むことである。」（２頁３ないし９行）と記載されていることが認められる。乙第６号証によれば、岩崎辰夫他著「単クローン抗体－ハイブリドーマとELISA－」には、「タンパクを抗原とする場合、抗原の動物種と同じ動物種を用いるか、それとも異種動物種を用いるかの判断はむずかしい。なぜなら、抗原と同種の動物を免疫するより異種動物を免疫するほうが免疫応答が高いことが多い反面、異種動物の場合には抗原分子上に存在する種特異性抗原決定基に対する免疫応答が生じるという点を考慮する必要があるからである。」（３３頁２３ないし２８行）と記載されていることが認められる。
ハ．上記各記載によれば、抗血清（ポリクローナル抗体）の調製には、通常の免疫原（抗原）の場合であっても、免疫原の精製、実験動物の選定、生成した抗体の検出、精製等に困難があること、特に、生理活性物質（タンパク質）に対する抗体の調製は、その難度が高いものと認められる。そして、生理活性タンパク質の中でも、サイトカインは特に微小量しか産生されず、「標準的免疫方法のための純粋で天然のサイトカインの充分な量を得ることは難しい。」ことにかんがみれば、これに対する抗血清（ポリクローナル抗体）の調製は、特に困難の程度が高いものと認めることができる。このことは、本件出願の優先権主張日前においてサイトカイン類に対する抗血清（ポリクローナル抗体）の調製に成功した例を認めるべき証拠はないことからも、推認することができる。
ニ．そうすると、極めて微量にしか産生されないサイトカイン類の一種である本願発明の哺乳動物のメディエーター物質についても、これを免疫原として使用してその抗体を調製することが、本件出願の優先権主張日の時点において、当業者に容易であったものと認めることはできない。
(2)－２　ハイブリドーマ法によるモノクローナル抗体の調製イ．ハイブリドーマ法によるモノクローナル抗体の調製の第１段階は、抗血清法によるポリクローナル抗体の調製と同様、マウス、ウサギ等の実験動物に免疫原（抗原）を注射し、実験動物の免疫細胞による抗体の産生を誘発することにあるから、その際の実験動物の選定については、抗血清法によるポリクローナル抗体の調製と同様の困難があることは明らかである。
特に、「免疫原が動物由来の生物活性物質である場合は、被免疫動物も同様の生物活性物質をもっており、化学構造には相同性をもつ部分が多く種特異的構造の部分は少ないこともありうるので、免疫動物の選択は難しい」ものであり（乙第１号証）、とりわけ、産生量が極めて少ないサイトカインの場合には、困難の程度が高いものと認めることができる。


ロ．その際使用する免疫原の純度について検討すると、甲第２１号証によれば、TheJournalof   ImmunologicalMethods　第３９巻２８５頁～３０８頁（１９８０年）の「ANTIBODYPRODUCTIONBY   HYBRIDOMAS」との論文に、「１９７５年に、Kohler及びMilsteinが、正常な抗体分泌細胞の個々のクローンは、ミエローマ細胞との融合によって不死化させ得ることを証明した。得られた『ハイブリドーマ』アプローチは、血清学を精度の新時代に進めた。・・・たとえ、免疫する抗原が純粋でなくとも、実質的に無制限量の均質で非常に特異的な抗体が産生され得る」（同号証翻訳３ないし８行）と記載されており、これによれば、ハイブリドーマ法によるモノクローナル抗体の調製には、抗血清（ポリクローナル抗体）を調製する場合よりは純度が劣るものであってもよいことが認められる。そうであるとしてもなお、前示のとおりTheJournalof   Immunology、１４５巻１１号（甲第１５号証）に「標準的免疫方法のための純粋で天然のサイトカインの充分な量を得ることは難しい。」と記載されているように、本件出願の優先権主張日より約８ないし９年後の時点においても、なお、サイトカインのモノクローナル抗体を標準的免疫方法であるハイブリドーマ法により調製するには、なお、必要な量の免疫原を必要な純度で取得するのは難しい、との状況にあった事実は否定し難いところである。ハ．岩崎辰夫他著「単クローン抗体－ハイブリドーマとELISA－」（乙第６号証）に、ハイブリドーマ法によりモノクローナル抗体を作製するための免疫方法について、「抗原量、アジュバント使用の必要性、免疫回数とその間隔などは、抗原の性質、動物の免疫応答能力、抗原の精製程度などによって違うので、それぞれのケースごとに免疫条件を設定する必要がある。」と記載されていることは前示のとおりであり、これによれば、特定免疫原に対する抗体を特定動物に産生させるための具体的な免疫条件（免疫プロトコール）は、それぞれのケースごとに、当業者が設定することが必要であるものと認められる。
また、乙第６号証によれば、同書には、「抗体産生ハイブリドーマを作製するうえで昀大の問題点は、その形成率が比較的低いこと・・・である。・・・昀もよい条件でもハイブリドーマが増殖してくるのは脾細胞２～４×１０４個に１個であり、一般には一頭のマウスからはたかだか５００個程度のハイブリドーマしか増殖してこないといわれている。したがって、目的とする特異抗体を産生する細胞が脾細胞
中に１０
５個以下しか存在しない場合には、目的とするハイブリドーマを得ることはかなりむずかしくなる。」（６９頁下８行ないし７１頁１行）との記載も存することが認められる。
そうすると、一般に、目的とする抗体を産生する（免疫）細胞が少ない場合には、目的とするハイブリドーマを得ることは必ずしも容易でないことが認められるところ、サイトカインは、その産生量が極めて微量であることにかんがみれば、サイトカインに対する抗体を産生する免疫細胞を充分な数確保し、目的とするハイブリドーマを取得することは必ずしも容易ではないものということができる。ニ．上記の各記載を総合すれば、ハイブリドーマ法によるモノクローナル抗体の調製は、抗血清（ポリクローナル抗体）を調製する場合より純度の低い免疫原を使用することができるとの利点があるものの、それでもなお、生理活性物質、特にサイトカインの場合には、必要な純度及び量の免疫原の入手が難しく、免疫動物の選定が難しく、それぞれのケースごとに免疫条件（免疫プロトコール）を設定することが必要であり、目的とするハイブリドーマを取得することは必ずしも容易ではないものと評価することができる。そうだとすれば、サイトカインの一種である本願発明のメディエーター物質についても、それに対するモノクローナル抗体をハイブリドーマ法により製造することが、当業者に容易であったものということはできない。
ホ．原告は、本件出願の優先権主張日前に、ハイブリドーマ法によりモノクローナル抗体を調製する方法は確立されており、当業者は、過度な実験を要することなく、メディエーター物質に対する抗体を調製することができた旨主張し、その根拠として、EuropeanJournalof   Immunology、第８巻、539頁ないし551頁の報文（マウスの細胞表面抗原でラットを免疫して、このラットの脾臓細胞とマウス骨髄腫細胞とのハイブリドーマからモノクローナル抗体を調製した事例。甲第９号証）、Nature、第277巻、131ないし133頁の報文（マウスの免疫グロブリンＧで免疫したラット由来の脾臓細胞をラット骨髄腫細胞とを融合させたハイブリドーマからモノクローナル抗体を得た事例。甲第１０号証）、JournalofExperimentalMedicine、第159巻、1560ないし1565頁の報文（部分精製したマウスγインターフェロンに対してラットモノクローナル抗体を調製した事例。甲第１１号証）、松橋直他著「免疫学実験入門」（甲第５号証）及び右田俊介編集「免疫化学（医化学実験法講座４）」（甲第６号証）を挙げている。
しかし、ハイブリドーマ法による抗体の調製方法が、一般的な手法として、確立しているとしても、極めて微量しか産生されない生理活性タンパク質であるサイトカインに対する抗体の調製が、当業者に容易であったものといえないことは、既に説示したとおりである。しかも、甲第９号証及び甲第１０号証の報文は、サイトカイン、あるいはサイトカインと同様に微小量しか産生されない生理活性タンパク質に対する抗体を調製したものではないし、甲第１１号証の報文は、サイトカインの一種であるインターフェロン（IFN）の抗体を調製したものであるが、本件出願の優先権主張日の後の１９８４年に発行されたものである。甲第５号証及び第６号証の記載も、一般的な免疫法等について開示するにすぎない。したがって、これらの記載も、原告の上記主張を理由あるものとすることはできない。ヘ．原告は、本願発明のメディエーター物質に対する抗体モノクローナル抗体が、当業者に格別の困難を要することなく調製可能であったことは、Ｃ博士の鑑定書（甲第４２号証）及びＢ博士の供述書（甲第４４号証）からも明らかである旨主張する。この鑑定書及び供述書は、ハイブリドーマ法によるモノクローナル抗体の調製方法が周知ないし公知であったこと、ハイブリドーマ法によりモノクローナル抗体を調製した事例について報告した文献が、本件出願の優先権主張日前に１２文献（Ｃ鑑定書）、あるいは２６文献（Ｂ供述書。うち１件（米国特許５２１２１５６号明細書）は本件出願の優先権主張日の後に公知となった文献）あることを根拠に、本願発明の哺乳動物のメディエーター物質に対する抗体の調製が、当業者にとって格別の困難がないとするものである。


主　　　文
一　本件控訴を棄却する。
二　控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一　当事者の求めた裁判
一　控訴の趣旨
１　原判決を取り消す。
２　訴外住友石炭鉱業株式会社による神奈川県中郡〈以下略〉ほかの土地における鉄筋コンクリート造り地上四階、地下一階建ての共同住宅の建築計画について、被控訴人が平成九年六月四日付けで右会社に対してした都市計画法二九条の開発許可が不要である旨の証明書の交付が無効であることを確認する。３　訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二　控訴の趣旨に対する答弁
主文と同旨
第二　事案の概要
事案の概要は、次のとおり補正するほか原判決の「事実及び理由」欄の第二のとおりであるから、これをここに引用する。
原判決四頁四行目の「都市計画法の規定に適合している旨の証明書」の次に「（以下『適合証明書』という。）」を加え、同五頁四行目の「（以下『適合証明書』ともいう。）」を削り、同一〇頁二行目冒頭から同六行目末尾までを「訴外会社は、本件証明書を添付して本件予定建物の建築確認申請を行い、建築主事は本件証明書に基づき開発行為には該当しないとの認定に立って訴外会社に対して建築確認をした。隣地に居住する控訴人は、本件予定建物の建築確認処分の取消しを求める行政訴訟（横浜地方裁判所平成一〇年（行ウ）第二六号）を提起したが、建築確認をした建築主事は、本件証明書に関して形式的、外形的に審査を行うのみで、その内容に対する実体判断の権限はない。本件予定建物の建築計画は都市計画法上の開発行為を含むものであり、開発行為に対する許可がないままされた右の建築確認処分が違法であることを主張するためには、建築確認の判断の前提となった本件証明書が誤っており、無効であることを確定しなければならない。被控訴人は、最高裁第一小法廷昭和三九年一〇月二九日判決・民集一八巻八号一八〇九頁を引用して適合証明書の交付に処分性がないと主張するが、開発許可なくして建築を行うことができるか否かは、国民の権利義務に関する事柄である。また、建築主事に実体的判断権がない以上、適合証明書には、それが覆されるまでは、国民その他国の行政機関がその効力を承認しなければならないものとなるから、適合証明書の交付には処分性が認められるべきである。」にそれぞれ改める。
第三　当裁判所の判断
一　本案前の争
点について
１　建築確認と開発行為の適合性審査
建築基準法六条一項は、建築主は、同項各号に規定する建築物を建築、大規模の修繕等をしようとする場合には、事前にその建築計画が建築基準関係規定その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法令に適合するものであることの確認についての申請をし、建築主事の確認を受けなければならないと規定するから、建築主事に、建築物に関する建築基準関係規定の適合性のみならず、建築物の敷地等に関する法令の適合性についても審査権限があると解される。そこで、平成五年六月二一日建設省令第八号による改正後の建築基準法施行規則一条八項（現行施行規則では一条の三第八項）は、一定の場合を除き、右の敷地等に関する法令適合性の審査のために都市計画法二九条等の規定に適合していることを証する書面を確認申請書に添付することを要するとしているのである。


このような建築基準法六条一項等の規定の趣旨は、建築確認申請のあった建築計画が当該建築物の敷地等に関する法令の一つである都市計画法令に規定する開発行為に関する規制に適合しているか、具体的には、右確認申請に係る建築計画における敷地等に関する計画が都市計画法四条一二項にいう開発行為に該当するかどうか、該当する場合は、その開発行為につき都道府県知事又はその委任を受けた行政庁の許可処分があったか否か等を建築主事において認定判断すべきことを命じているものと解されるが、他方、都市計画法は、開発行為に関する行政規制の権限を都道府県知事に委ねているから、都道府県知事又はその委任を受けた行政庁において、開発行為を行おうとする者の開発計画が規制を要する開発行為であるか、都市計画法上の開発行為の許可の要件を具えているか等を判定して許可、不許可の処分を行うこととなる。右の許可、不許可の処分にはいわゆる処分性があり、確定力、公定力を有するものであるから（右の処分に対して利害関係を持ち原告適格を有する者は、右処分に対して抗告訴訟を提起し得る。）、それが取り消されるまでは、他の行政機関等においてもその効力を承認すべきものである。したがって、敷地等につき都道府県知事又はその委任を受けた行政庁の開発行為についての許可、不許可の処分がある建築計画の確認申請に対しては、右の許可、不許可の処分の結果に従って、建築確認の許否が判断されなければならないものであり、その許可、不許可の処分があるにもかかわらず、建築主事が敷地等に関する都市計画法上の開発行為の適合性を独自に判定することができるものではない。したがって、建築主事は、都道府県知事又はその委任を受けた行政庁の開発行為に対する許可の処分がある場合、又は不許可の処分がある場合等においては、その存在と内容とを建築確認申請の添付書類によって形式的に確認することができれば、建築確認の許否を判断することができることになるのである。これに対して、確定力、公定力のある許可、不許可の行政処分がない場合には、建築主事は、建築確認処分を行う処分庁として建築基準法六条一項に規定する敷地等に関する法令適合性を判定する中で、開発許可が不要であるか否かや開発行為になるか否かを一応判断しなければならない。本件規則六〇条が、建築確認の申請をしょうとする者は、その計画が都市計画法二九条等の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事又はその委任を受けた行政庁に求めることができると規定して、都道府県知事等による適合証明書の発行の制度を設けたのも、この適合証明書を建築確認申請の添付書類とすることによって（建築基準法施行規則一条の三第八号。当時の同規則一条八号）、前述の敷地等に関する都市計画法上の規制についての法令適合性（建築基準法六条一項）の審査を容易ならしめようとするものであると解される。２　本件規則六〇条に規定する適合証明書の発行交付の趣旨そこで、右のとおりの建築確認の手続と平灰を併せた本件規則六〇条は、建築確認の申請をしようとする者の請求により、都道府県知事又はその委任を受けた行政庁は、その建築計画の敷地等に関する計画が都市計画法二九条等の規定に適合していることを証する書面（適合証明書）の発行交付を行うものと規定しているのであるが、もともと都市計画法二九条は、開発行為をしようとする者は予め建設省令で定めるところにより都道府県知事等の許可を受けなければならないものと規定するほか、同条ただし書により、同条各号に掲げる一定の開発行為については許可を要しないものと規定するものである。したがって、都市計画法上の開発行為に該当するものであっても、同法二九条に規定する都道府県知事等の許可を要するものと例外的に許可を要しないものとが存在することとなる。これらの開発行為の区別に照
らせば、本件規則六〇条に規定する建築計
画が都市計画法二九条等の「規定に適合していることを証する書面」（適合証明書）とは、①建築計画が開発行為に該当し、開発許可を得ていることを証する書面、②計画が開発行為に該当するが、開発許可を得る必要のないものであることを証する書面を意味するものと解される（なお、開発行為について不許可の処分がされた場合には、本件規則六〇条の適合証明書が発行されないことにより、不許可処分の確定力、公定力が建築確認の拒否処分に反映することとなる。）。甲一及び弁論の全趣旨によると、訴外会社は本件建築計画を実施するに際し、平成八年一二月二日被控訴人に事前相談用の開発計画概要書を提出し、本件予定建築物の建築工事について都市計画法二九条の許可を要する開発行為の有無について相談したこと、これに対し被控訴人は三度にわたる現地調査を実施したうえで、本件予定建築物の建築工事には開発行為がないものと判断し、平成九年三月三一日に事前相談手続を完結したこと、右の経緯を踏まえて訴外会社は同年五月三〇日付けで被控訴人に対し「開発行為又は建築等に関する証明書交付申請書」を提出し、これに対し被控訴人は、同年六月四日に訴外会社に対し「都市計画法第二九条の規定による開発行為の許可を必要としないことを証明します。」と記載された本件証明書を交付したことが認められる。右認定事実によれば、本件証明書は、開発行為に該当することを前提として、許可、不許可の処分をし、若しくはその例外として許可を要しないとの判断（開発行為許可申請の不受理ないし申請却下）の下に交付されたものではなく、被控訴人の事前相談手続における調査による被控訴人の判断で開発行為に該当しないものとして、発行されたものであることが明らかである。右のような本件証明書は、開発行為の許否についての判断を理由としていないことや本件規則六〇条が「都市開発法二九条等に適合していることの証明書」という文言をもって規定していることにかんがみると、本件規則六〇条の予定する適合証明書に該当するものであるか疑問があるが、右のような事前相談手続における調査を経て発行された被控訴人の証明書（以下「非該当証明書」という。）も建築確認手続において本件規則六〇条の適合証明書に準ずるものと解するのが相当である。
３　本件証明書の発行交付の処分性
そこで、本件規則六〇条に規定する適合証明書の交付行為の処分性について判断する。


主　　　文
一　原告らの本件訴えのうち，被告Ａに対して別表（１）の「番号」欄の１ないし１０の各業務に係る損害賠償を求める部分をいずれも却下する。二　被告Ｂは，京都市に対し，１０４万０１５２円及びこれに対する平成９年１０月２２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。三　原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
四　訴訟費用（参加によって生じた費用を含む。）は，原告らと被告Ｂ及び被告ら参加人との間においては，原告らに生じた費用の１０分の１を同被告及び同参加人の負担とし，その余は各自の負担とし，原告らと被告Ａとの間においては，全部原告らの負担とする。
事実及び理由
第一　請求
被告らは，京都市に対し，連帯して，１１７４万５１５２円及びこれに対する平成９年３月３１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第二　事案の概要
一　本件は，京都市（以下，「市」ともいう。）が，平成８年度の公共土木事業用地の取得にともなう登記，測量及び調査等の業務を，それまでの個々の事業毎の個別契約による方式を変更し，土地家屋調査士の団体，司法書士の団体及び測量業者（測量士）の団体の３団体に対し，予め将来予定される個々の事業分も包括して委託をしたが，①　その委託代金は，実際には実施されない作業があったにもかかわらず，一律に１６の作業工程がされるものとして，一定の単価を基にして算定してされたものであり，②　本来は，個々の事業毎に，個々の土地家屋調査士，司法書士及び測量業者との間で，しかも，個別の入札手続を経た上で契約すべきであったにもかかわらず，上記の３団体に上記の業務を一括して将来分まで包括して委託する旨の各委託契約を，しかも，随意契約の方法で締結したもので，それらに基づく委託金の支払は，違法な支出負担行為による違法な公金支出であるなどとして，京都市の住民である原告らが，平成８年度当時の京都市長であった被告Ｂ，及び，当時の京都市都市建設局長であった被告Ａに対し，平成１４年３月３０日法律第４号による改正前の地方自治法（以下「法」という。）２４２条の２第１項４号前段に基づき，市が被った損害として，平成８年度に支出された委託料のうち実施されなかった作業工程分の総額に相当する損害金，及び，前記の各一括委託契約の締結により上記の３団体が中間取得することとなった「業務受託分担金」の総額に相当する損害金，並びに，これらに対する遅延損害金を市に支払うことを求めた住民訴訟である。
なお，原告らは，本件請求を，「主位的請求」及び「予備的請求」としていいるが，請求としては，前記第一の「請求」のとおりとすべきことは，後記で判示のとおりである。
二　争いのない事実，並びに，本件各証拠（甲１ないし４，８ないし１９，丙１ないし３３３〔それぞれ，枝番を含む。〕，証人Ｃ，同Ｄ及び同Ｅの各証言，調査嘱託の各結果）及び弁論の全趣旨により認定できる事実は，以下のとおりである。１　原告らは，いずれも京都市民であり，被告Ｂは，平成８年度（平成８年４月１日から平成９年３月３１日まで，以下同じ。）において京都市長の地位にあった者であり，被告Ａは，平成８年度において京都市都市建設局長の地位にあった者である。
２　「局長等専決規程」及び「京都市事務分掌条例」による定め（１）　平成８年度当時の「局長等専決規程」（昭和３８年５月１６日訓令甲第２号，丙１２）２条１項，３条，別表第１の専決者「局長（市長室長を含む。）」の項（９），（３６）によれば，市の各局長は，所管業務に関する１件１０００万円以下の委託の決定及び契約締結並びに軽易な事務事業の計画及び実施に関することについて専決するものとされている。また，同規程２条１項，３条，別表第１の専決者「庶務担当部長」の項（３）によれば，庶務担当部長は，所掌事務に関する，１件３００万円以下の委託の決定及び契約締結に関すること（ただし，物件，労力その他の調達に係るものを除く。）について専決するものとされ，同規程２条１項，３条，別表第１の専決者「庶務担当課の課長」の項（１１）によれば，庶務担当課の課長は，所掌事務に関する，１件５０万円以下の委託の決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること（ただし，物件，労力その他の調達に係るものを除く。）について専決するものとされている。なお，複数の者の専決事項に属している場合（例えば，１件５０万円以下の委託の場合。），その中で最も下位の者が決裁権者となるとされている。（２）　平成８年度当時の「京都市事務分掌条例」（昭和２２年１２月１７日条例第６６号，丙１５６）１３条によれば，市の都市建設局は，道路，河川その他の都市施設に関する事務などを所掌するものとされている。また，同条例３条によれば，市の企画調整局は，市政の総合的な企画，調整及び推進に関する事務などを所掌するものとされ，同条例１１条によれば，市の都市計画局は，公園及び緑化の推進に関する事務などを所掌するものとされている。
３　市においては，公共土木事業用地として市が取得する不動産についての測量業務，境界確定業務，その他の登記手続に関する業務（以下，一括して「登記測量業務等」という。）について，従来は，個々の事業毎に，その都度，その事業の測量業務については，各測量業者に対し，競争入札手続を実施した上で個別的に委託する契約をして実施させ，その他の業務については市の職員が直接その事務を行ったりするなどして処理していた。
しかし，京都府において，同様の測量や登記等の業務を測量業者の団体や土地家屋調査士及び司法書士の３団体に一括して委任する方式が採用されたことから，市においても，平成７年６月策定に係る「平成の京づくり」推進のための市政改革大綱（丙１４５）の基本方針の下に，平成８年度から従前の方式を変更し，地元の各測量業者が組織する任意団体，各司法書士が組織する団体及び各土地家屋調査士が組織する団体に対し，各業務担当者の選定も含めて，包括的に一括して委託することにし，市から各団体に対して支払われる委託料は，予め定められた算定基準に従って算出された方式に従って，その都度，各団体に対して支払うことに変更することを決定した。


４　市は，平成８年６月２６日，社団法人京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会（以下「調査士協会」という。）代表者理事長Ｆ，社団法人京都公共嘱託登記司法書士協会（以下「司法書士協会」という。）代表者理事長Ｇ，及び，社団法人京都府測量設計業協会（以下「京測協」という。）代表者会長Ｈとの間で，公共土木事業用地の取得に伴う登記測量業務等に関して，以下の①ないし⑥の内容を含む「京都市公共土木事業用地の取得に伴う登記測量業務に関する協定書」と題する書面による協定（甲１，以下「本件協定」という。）を締結した。本件協定の締結は，市長である被告Ｂ名義で都市建設局長であった被告Ａが専決で上記の各３団体との間で行った。
①　市は，公共土木事業の用地の取得に伴って必要となる登記測量業務等の処理を，司法書士協会，調査士協会及び京測協に委託し，これらの３団体はこれを連帯して引き受ける。
②　上記の３団体は，登記測量業務等を引き受けるに際しては，別途委託契約を締結して行うものとする。
③　上記の３団体が登記測量業務等を処理するに際しては，別に定める仕様書に基づき処理するとともに，仕様書に定めのない細部の事項については，市の指示を受けるものとする。
④　上記の３団体が処理する登記測量業務等の担任区分は，原則として別表（５）のとおりとし，それぞれ連携するものとされていた。
⑤　上記の３団体が処理する登記測量業務等の委託単価は，市とこれら３団体とが協議して定めるものとし，土地家屋調査士報酬額表，司法書士報酬規定，公共測量に関する業務委託費積算基準及び標準歩掛等を勘案の上，適切に決定するものとする。
⑥　京測協は，本件協定により担任する業務に関する権利又は義務を京都公共用地測量協会（以下「用測協」という。）に譲渡することができる。５　そして，市は，本件協定に基づいて，平成８年度の年度途中である平成８年７月から平成９年１月までの間に，別表（２）の「日付」欄のとおりの各日付で，社団法人である調査士協会及び司法書士協会，並びに，京都府下の測量業者の任意団体である用測協（代表者理事長Ｉ）との間で，それぞれ，同表①ないし⑮のとおり，各「委託内容」欄のとおりの内容の登記測量業務等を委託すること，その他，以下の内容を含む１５件の各委託契約をそれぞれ締結した（甲２の１ないし１５，以下，これらの各契約を一括して「本件各委託契約」という。）。なお，本件各委託契約は，いずれも，京都市長名で，同表の「専決権者」欄のとおりの各専決権者が，それぞれ専決した。
①　委託価額は，「測量業務価額」，「登記業務価額」，「境界確定業務価額」及び「その他業務価額」の総和に１．０３（消費税３パーセント）を乗じることにより算定する。
②　「測量業務価額」は，当該測量業務の対象となる用地の地域区分に応じて定められる１０００㎡当たりの単価に，測量対象面積を乗じ，１０００で除したものに，上記対象用地の地域区分及び測量面積に応じて定められる「調査調整費単価」を加え，これに１と諸経費率の和を乗じることにより算定する。測量業務価額＝（１０００平方メートルあたりの単価×登記測量業務対象面積÷１０００＋調査調整費）×（１＋諸経費率）
③　市は，その都度書面により，司法書士協会，調査士協会及び用測協（この３団体を以下「本件３団体」という。）に業務実施箇所を指示するものとする。④　本件３団体は，委託業務を実施する際に，当該業務を実施する責任者を書面により市に届け出るものとする。業務責任者を変更するときもまた同様とする。⑤　本件３団体は，業務実施個所の指示を受けたときは，遅滞なく委託業務の工程表を作成し，市に提出するものとする。
⑥　本件３団体は，業務実施個所の指示を受けた委託業務を完了したときは，直ちに仕様書で指示する成果品を添えて市に業務完了届を提出しなければならない。⑦　市は，上記届を受理したときは，その日から１０日以内に業務の完了の確認のための検査を行わなければならない。
⑧　本件３団体は，上記検査の結果不合格となり，補正を命じられたときは，遅滞なく当該補正を行い，再検査を受けなければならない。⑨　本件３団体は，それぞれ，業務完了の確認のための検査に合格したときは，請求の内訳を明らかにした委託料内訳書を添付して，市に対して書面をもって委託料の支払を請求するものとする。この請求において，請求金額は，①の規定により算定された合計額に１００分の１０３を乗じて得た額とする。⑩　市は，委託料の請求を受理した日から３０日以内に委託料を支払わなければならない。


⑪　本件３団体は，委託料の請求及びその受領に関する権限を，京都府公共用地登記測量協議会（代表者Ｇ，以下「登記測量協議会」という。）に委任する。６　本件各委託契約においては，いずれも，別表（２）の各「委託内容」欄のとおり，それぞれの契約締結日から平成８年度の末日である平成９年３月３１日までの間を委託する期間として定められており，各契約締結日以後の平成９年３月３１日までの間に予定される個々の公共土木事業用地の取得に伴う登記測量業務等や同事業に伴う登記測量業務等を包括して本件３団体に委託する内容であり，それぞれの契約締結時点においては，平成９年３月３１日までに委託する業務内容の全体は特定されておらず，具体的に委託を受ける業務内容は，契約締結日以降に市からされる具体的な業務実施箇所の指示によるものとされていた。したがって，本件各委託契約のみでは，それぞれの契約に基づいて市が本件３団体に支払うべき委託金の額は確定せず，その額も，前記のとおり，各契約の締結日の後に市からされる具体的な業務実施箇所の指示によって，はじめて確定するものとされていた。７　司法書士協会は，各司法書士がその事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに設立する強制加入団体である司法書士会（司法書士法１４条）やその上部団体である日本司法書士会連合会（同法１７条）とは別に，同法１７条の６の規定に基づいて設立された京都地方法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士によって構成された任意加入の社団法人である。その目的は，その専門的能力を結合して官庁，公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者（官公署等）による不動産の権利に関する登記の嘱託又は申請の適正かつ迅速な実施に寄与することであり（同条の６第１項），その目的を達成するため，官公署等の嘱託を受けて，不動産の権利に関する登記につき司法書士の業務を行うもの（同法１７条の７）とされている（丙３２４）。司法書士協会は，上記のような資格を有する者のうち約４割の司法書士が加入している法人である。８　調査士協会は，各土地家屋調査士がその事務所の所在地を管轄する法務局又地方法務局の管轄区域ごとに設立する強制加入団体である土地家屋調査士会（土地家屋調査士法１４条）やその上部団体である日本土地家屋調査士会連合会（同法１７条）とは別に，同法１７条の６に規定に基づいて設立された京都地方法務局の管轄区域内に事務所を有する土地家屋調査士によって構成された任意加入の社団法人である。その目的は，その専門的能力を結合して官庁，公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者（官公署等）による不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することであり（同法１７条の６），その目的を達成するため，官公署等の依頼を受けて，不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査，測量，申請手続又は審査請求の手続を行うもの（同法１７条の７，２条）とされている（丙３２５）。調査士協会は，上記のような資格を有する者のうち約６割の土地家屋調査士が加入している法人である。
９　用測協は，京測協が受託する公共用地測量業務を遂行するとともに用地測量技術の研究・開発及び教育指導を行うことにより，公共事業の円滑な推進に寄与することを目的として設立された団体であり，平成６年ころに京測協に加盟している京都の地元の測量業者（測量会社）により，任意的に組織された団体で，平成８年当時，約６０業者（社）が加盟していた。用測協は，平成９年４月１日に社団法人として設立認可されるまでは法人格もなく，むろん，法律上に規定された団体ではなかった。そして，用測協内部において，本件各委託契約によって受託した業務について，どの測量業者を業務責任者とするかは（業者選定の方法や基準），結局，その所属する各測量業者間で決められることになっていた（丙３２９ないし３３２）。
１０　ところで，登記測量業務等は，（１）　測量業務，（２）　登記業務，（３）　境界確定業務，（４）　その他業務の４つに区分され，そのうち（１）の測量業務は，①　全体計画，②　計画準備，③現地踏査，④　地図の転写，⑤　土地登記簿の調査，⑥　転写連続図作成，⑦　建物登記簿等の調査，⑧　地積測量図転写，⑨　戸籍簿調査，⑩　復元測量，⑪，境界確認，⑫　補足多角測量，⑬　境界測量，⑭　用地境界仮杭設置，⑮　現況測量，⑯　面積計算，⑰　用地実測図原図作成，⑱　用地実測図写図作成，⑲　土地調書作成，⑳　成果品提出の各作業工程によって構成されていた。


１１　本件各委託契約による測量業務の委託料は，いずれも，個々の事業で実際に実施された業務に基づいて積算されるのではなく，予め，通常の作業工程を想定して，各工程毎の標準的対価を積算して単価を決定し，それに基づく金額とするものとされた。具体的には，市作成に係る「土木工事標準積算基準書［業務・作業］」（丙４，以下「標準積算基準書」という。）及び「土木積算システム設計単価（丙５，以下「設計単価」という。）に基づいて積算され，単価設定にあたってはさらに積算額に０．９を乗じて単価が算出されていた。委託単価は，上記④ないし⑱の作業工程については，１０００平方メートル当たりの単価により，上記①ないし③の作業工程については１業務あたりの単価（調査調整費）の積み上げ方式によっていた。そして，実際の測量業務委託単価は，１０００平方メートル当たりの単価に測量業務対象面積を乗じて，１０００で割った額と１業務当たりの単価の積算額との合計額に諸経費率（８７．８～４４．９パーセント）を乗じて算出されていた。平成８年度において，単価設定の根拠となった資料は，平成７年度標準積算基準書及び京都市建設局作成に係る平成６年度土木積算システム設計単価であった。なお，調査調整費のうち土地家屋調査士及び司法書士に係る作業は，歩掛については作業実態に則して設定され，労務単価については平成７年１月１日施行の公共嘱託登記土地家屋調査士会業務報酬額運用基準によって算定された。１２　本件各委託契約に基づいて，平成８年度中に，別表（１）の「番号」欄の１ないし９６の登記測量業務等（以下，「本件各業務」といい，個々の業務を番号に従って「１業務」などという。）について，それぞれの業務を所管する課の課長や土木事務所の課長又は所長によって，業務実施個所の指示が行われた。それに応じて，本件３団体は，それぞれの所属の司法書士，土地家屋調査士及び測量業者を，各業務を実際に担当させる「業務責任者」に選定し，選定された各業務責任者の司法書士，土地家屋調査士及び測量業者が，業務実施箇所の指示に従ってそれぞれの業務を担当した。
１３　そして，本件各委託契約に基づいて，それぞれの契約の後に平成９年３月３１日までに，市からの具体的な業務実施箇所の指示によって，別表（２）の「最終的に委託された業務」欄のとおりの各事業の登記測量業務等が委託され，本件３団体は，その業務をいずれも完了したものとして，市に対して業務完了届を提出し，これにより，本件各委託契約に基づく具体的な委託料の金額が確定した。なお，この各指示は，市においてそれぞれの業務を所管する課の課長，もしくは土木事務所の課長又は所長がこれを行った。
市は，別表（１）の「支出決定日」欄のとおりの日付で，平成８年１０月８日から平成９年３月３１日までの間に，本件各委託契約に基づいて本件３団体から受領権限の委任を受けていた登記測量協議会に対し，各委託料合計４０６１万３９３０円を支払った（以下「本件各支出」という。）。なお，本件各業務のうち，１業務ないし１０業務については，市の企画調整局及び都市計画局の所掌事務であった。１４　本件各業務を実際に担当した司法書士，土地家屋調査士及び測量業者は，それぞれ，その所属する本件３団体から，行った業務に応じた報酬を受け取ったが，平成８年度において，それぞれ，配分された業務に応じて「業務受託分担金」として，それぞれ市からの委託金に対して，用測協（用地特別会費収入名目）関係では３．５パーセント，調査士協会（会費収入〔比例会費〕名目）関係では８．５パーセント，司法書士会（報酬比例会費収入名目）関係では７．０パーセントの割合の金員を支払うこととされていた（甲１７ないし１９）。１５　用測協は，平成９年４月１日，社団法人として，その設立が認可され，その代表者である理事長にＩが就任した。
１６　原告らは，平成９年６月２６日付で，京都市監査委員に対し，本件各委託契約，本件各支出は違法・不当である旨の監査請求をしたところ，同監査委員は，同年８月２５日付で，原告らに対し，同監査請求は理由がないとしてこれを棄却する旨の決定をし，その旨を原告らに通知した（甲１６）。そこで，原告らは，平成９年９月２４日付で，本件訴訟を提起した。
１７　京都府は，平成９年７月１８日，競争性，公平性及び透明性が求められている社会状況を踏まえたとして，用地測量業務の発注について，予定価格が２５０万円を超えるものについては競争入札方式を導入し，２５０万円以下のものについては現行制度のとおりに行う旨の決定をし，以後，現在に至るまで，かかる方法により登記測量業務等は行われている。
その後，市においても，平成９年１０月１日，用地測量業務に係る積算額が１件あたり２５０万円を超える場合には，競争入札によることとし，以後，現在に至るまで，かかる方法により登記測量業務等は行われている。
三　争点について
１　原告らの主張のうち，法律上，請求原因となる部分を整理すると，本件各支出の法律上の原因となる支出負担行為である市と本件３団体との間の本件各委託契約は，①　本件３団体にそれぞれ支払われる各委託料が実際実施されていない工程分まで含めて算定された単価に基づいて算定されていること，②　それぞれ，入札手続を経た上で，司法書士，土地家屋調査士及び測量業者等との間で個別に契約をせずに，３団体へ一括し，しかも，平成８年度中の一定期間内に実施される各事業毎の登記測量業務等を，実際に担当する者の選定までを各団体内部に委せる形態で，いわば「丸投げ」の内容の随意契約としてされたこと，以上の観点から財務会計法規上違法であって，このような違法な支出負担行為による本件各支出も違法であり，これにより，市は，実施されなかった工程の単価分の損害，あるいは少なくとも，業務受託分担金相当の損害を被った，との内容になると解される。２　以上の理解を前提とすると，本件の主要な争点は，①　本件各委託契約は財務会計法規上違法であるか（争点①），②　被告らは，それぞれ法２４２条の２第１項４号前段の「当該職員」に該当して責任があるといえるのか（争点②），③　市が被った損害の額はいくらか（争点③），である。なお，原告らの請求についての理解の仕方，本件協定自体は財務会計行為に該当しないこと等については，後記の当裁判所の判断のとおりである。
四　各争点についての当事者の主張


１　争点①について
（原告らの主張）
本件各委託契約による委託料は，後記（争点③）において主張するとおり，実際にはそもそも実施が予定されていない，従って委託の内容ではない作業工程分も含めて単価が設定され，市は，それらの作業工程もすべて実施されることを前提とした委託料を支払った。このような委託料の定めを内容とする本件各委託契約は，法２条１４項及び地方財政法４条１項に違反する違法な財務会計行為である。普通地方公共団体がある業務の委託契約を締結する場合，一般競争入札によるのが原則であり，随意契約を締結することができるのは，「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」（法２３４条，法施行令１６７条の２第１項２号）等の例外的な場合に限定されている。登記測量業務等は，平成７年度以前は市においても指名競争入札が行われていたもので，他の地方自治体においては現在も指名競争入札が行われている。実際に業務を行っていた司法書士，土地家屋調査士及び測量業者に指名競争入札によって，直接登記測量業務等を委託することは可能である。登記測量業務等は，委託業者ごとに種類や性能が異なるというわけではない。そして，司法書士，土地家屋調査士及び測量業者（測量士）は，いずれも有資格者であり，業務遂行に必要な能力は誰もが有しており，当該業務が一旦終了すれば，通常の場合，業務終了後の保守点検などは必要ない。個々の司法書士，土地家屋調査士及び測量業者の間の競争を排除し，実際に業務を担当する測量業者の選定をも含めて，いわば丸投げの形で一括して委託する本件各委託契約は，上記の例外的な場合に該当せず，財務会計法規上違法であることは，明らかである。
（被告ら及び参加人の主張）
公共事業の計画的な推進に必要な用地取得に係る登記測量業務等を的確かつ迅速に処理するためには，取得対象地の面積等に関する用地測量，所有権その他の権利調査，市への所有権移転に必要な嘱託登記など密接に関連する一体的な業務をそれぞれの専門有資格者が連携して処理することがより効果的であり，そのためには，本件各委託契約をするのが合理的であり，適切である。本件各委託契約は，法２条１４項及び地方財政法４条１項に反しないのはもちろん，法２３４条，法施行令１６７条の２第１項２号にも反しない。
測量業務について積算価格の９０パーセントをもって単価としたのは，現実の個々の測量業務では通常行われる作業工程のうち行わなくて済む作業工程があることに対応し，かつ，競争入札による落札率を考慮したもので，個別業務においては実施を要しない作業工程があることは折込み済みである。原告らの主張するように実施しなかった作業工程が存する場合は生じるが，標準的作業工程の対価の積算価格の９０パーセントをもって測量業務の単価としており，大数的にみれば，入札により個別測量業務を行わせ，その代金額を集計した場合と，事実上概ね同額の支出になるように配慮されている。そもそも，市が，調査士協会や司法書士協会に登記測量業務等を随意契約により委託することは土地家屋調査士法１７条の６第１項及び司法書士法１７条の６第１項の規定するところであり，さらに，測量業者（測量士）については，上記と同様の法規上の根拠はないが，用測協が公共登記嘱託業務を円滑迅速に実施し，効率的な公共事業の円滑な進歩を期して設立されたものであることからすれば，用測協を調査士協会及び司法書士協会と同様に考えることができる。
実際に業務にあたる土地家屋調査士，司法書士及び測量業者を熟知する本件３団体に業者を選任させ，それらの連携の下に登記測量業務等が効率的に処理されることとなったことからも，本件各委託契約の締結は，市の合理的な裁量の範囲内の行為であることはもちろん，競争入札により個別的に土地家屋調査士，司法書士及び測量業者と委託契約を締結する場合と比較して，より合理的で，市に利益をもたらすものと評価できるといえる。本件各委託契約による場合，約２週間で業者決定ができるため，地権者からの早急な買い取り要求への対応など，より円滑な事業の進捗を図ることができ，競争入札の場合より，時間の短縮及び市の職員の労力の軽減が図れる。
２　争点②について
（原告らの主張）
本件協定及び本件各委託契約は，市における各部局を越えた基本方針に基づくものである。被告Ｂは，市長として，登記測量業務等の委託について，前記のような一括丸投げ方式によることをこの基本方針として実質的に決定したものであり，本件各委託契約は，別表（２）のとおりの各専決権者が市長名で専決したものであるとしても，同被告は，上記のとおり，それらが違法であることを認識していたか，又は，当然に市長としてこれを認識すべきであったもので，専決した者に対する指揮・監督責任は免れない。
被告Ａは，本件協定及び本件各委託契約に専決権者として関わったもので，本件各委託契約が違法であることを認識していたか，又は，認識すべきであったもので，責任は免れない。
（被告ら及び参加人の主張）
すべて争う。
被告Ｂは，本件協定及び本件各委託契約の実体的な決定には関与していない。同被告が，このような契約形態を導入することについて，市長ヒヤリング等によって説明を受けるなどして知っていたという証拠はないし，仮に知っていたとしても，その内容は，少なくとも客観的かつ明白に直ちに違法であると評価されるものではない以上，同被告に指揮・監督上の義務違反がある，とすることはできない。平成８年度当時都市建設局長であった被告Ａは，都市建設局以外の登記測量業務等の委託に関しては権限を有しない。１業務ないし１０業務は，企画調整局長ないし都市計画局長が専決した委託契約に係る業務であり，被告Ａは，これらの業務に関しては，法２４２条の２第１項４号の「当該職員」に該当しない。
３　争点③について
（原告らの主張）
（１）　本件各委託契約及び本件各支出により，市は，競争入札を実施した場合より多額の委託料を支払い，多額の損害を被った。少なくとも所属団体が各加盟業者から受託した「業務受託分担金」相当額合計１０４万０１５２円は，本来市が支払う必要のなかったもので，本件各委託契約が違法であることによる損害である（その金額は，それぞれ，用測協分が１７万１２０１円，調査士協会分が５７万１７８０円，司法書士協会分が２９万７１７１円である。）。（２）　また，本件各業務のうち，別表（３）に掲記の各業務（以下「本件問題業務」という。）については，同表記載のとおり，それぞれ，実際には実施されなかった作業工程が存在し，市は，別表（４）のとおり，合計１０７０万５０００円の損害を被った。


（３）　よって，結局，市は，財務会計法規上違法な本件各委託契約及び本件各支出により，合計１１７４万５１５２円の損害を被った。
（被告ら及び参加人の主張）
（１）　すべて争う。市には，原告らが主張するような損害は発生していない。（２）　本件各委託契約による委託料は，中央用地対策連絡協議会事務局長が定めた調査士協会業務報酬及び司法書士協会業務報酬並びに京都市都市建設局が定めた「土木工事標準積算基準書［業務・作業］の標準歩掛表」及び京都市土木積算システム設計単価により適正に委託価格が算定されている。さらに，用地測量業務の委託単価は，平成７年度に実施した競争入札おける委託予定価格と落札価格の実績を踏まえ，実際の委託価格が入札に付した場合に決定されるであろう落札価格よりも低くなるように，同業務を競争入札に付す場合の予定価格の算定の基礎となる単価よりも１割低く決定している。
（３）　なお，本件問題業務については，実施されなかった作業工程もあるが，別表（６）のとおり，原告らが主張する作業工程がすべて実施されなかったというわけではない。
第三　当裁判所の判断
一１　被告ら及び参加人は，原告らが本件訴訟係属中の平成１１年１１月２４日付準備書面でした，実際には実施されない作業工程分の委託料を支払ったことが損害であるとする損害賠償の追加請求は，監査請求期間を徒過したもので，不適法であるとの主張をする。
しかし，前記の追加請求の内容は，記録上，本件各委託契約に基づく登記測量業務等に実施されていない部分があって，それは債務不履行であるのに，それに対して市が適切な対処をしなかったことを問題とするものではなく，本件各委託契約の内容として予め定められた算定方法による委託料の額が，実際には実施されないことになる工程分までもその算定の基礎にして不当に高額になり得るように設定されたこと自体が違法であるとの趣旨の主張によるものと解される。したがって，本件請求の請求原因は，前記第二の三に判示したとおりであって，上記追加請求は，本件各委託契約が財務会計法規上違法であることを基礎付ける違法事由の追加の主張と市の損害の主張の追加にすぎず，当初の本件の請求（訴訟物）と上記追加請求の請求（訴訟物）は同一のものであると解され，法２４２条２項の出訴期間の関係では，前記の追加請求も適法にすることができるものと解されるから，この点に関する被告らの主張は，そもそも失当である。また，原告らも請求（訴訟物）が別であることを前提として「主位的請求」「予備的請求」と表示するが，この点も失当であって，原告らの請求の表示としては，前記「第一　請求」のとおりになると解される。
２　原告らは，本件各委託契約が本件協定を具体化したものであることからすれば，本件協定も財務会計上の行為に該当する旨の主張をする。しかし，本件協定は，本件各支出に係る市の債務の発生原因事実（各委託料の支払債務の発生原因となる要件事実）ではなく（同要件事実は，本件各委託契約とそれに基づく業務実施箇所の指示であると解される。），支出負担行為ということはできず，その他法２４２条所定の財務会計上の行為には該当しないと解される。３　次に，前記第二の二の認定事実によれば，１業務ないし１０業務については，企画調整局及び都市計画局の所掌事務であり，都市建設局長であった被告Ａは，本件各委託契約中の上記各業務の委託に関しては，権限を委任されたこともなく，又専決権限もなかったといえるから，法２４２条の２第１項４号前段の「当該職員」には該当しないというべきである。
したがって，原告らの本件訴えのうち，１業務ないし１０業務に関して被告Ａに対して損害賠償を求める部分は，不適法であるといわざるを得ない。
二　争点①に対する判断
１　被告らは，競争入札により個別的に土地家屋調査士，司法書士及び測量業者と委託契約を締結する場合と比較して，本件各委託契約を締結する方が，より合理的で，市に利益をもたらし，また，時間の短縮及び市の職員の労力の軽減が図れるし，また，本件各委託契約は，随意契約をする場合の要件も具備しており，財務会計法規上適法であると主張する。前記認定事実の下では，確かに，本件各委託契約の方法によれば，入札手続や司法書士，土地家屋調査士及び測量業者の選任，委託料の算定のための時間や労力，費用を節減できるし，それに三者の連携を密にして登記測量業務等の効率化を図り得る面もないではない。また，普通地方公共団体が上記のような諸点を考慮して，登記測量業務等の委託をする場合にどのような契約形態を選択するかについては，長その他の権限を有する者の一定程度の裁量があるものと解される。


２　しかしながら，本件各委託契約は，前記の裁量を逸脱したもので，財務会計法規上違法であるといわざるを得ない。その理由は次のとおりである。（１）　地方財政法４条１項は，地方公共団体の経費は，その目的を達成するための必要かつ最小の限度を超えて，これを支出してはならないと定めている。また，法は，２条１４項で「地方自治体は，その事務を処理するに当たっては，住民の福祉の増進に努めるとともに，最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」と規定し，更に，支出負担行為一般について，２３２条の３で「普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為（これを支出負担行為という。）は，法令又は予算の定めるところに従い，これをしなければならない。」と規定している。そして，支出負担行為の中の契約について，２３４条１項において，売買，貸借，請負その他の契約は，一般競争入札の方法によることを原則としており，指名競争入札，随意契約又はせり売りによることができるのは，法施行令で定める場合に該当するときに限られるものとしている（同条２項）。その上で，市においては，法施行令１６７条の２第１項１号，京都市契約事務規則２６条により，委託料１００万円を超える業務委託契約は，他に法施行令１６７条の２第１項のその他の事由がないかぎり，随意契約によることはできないこととされている。（２）　上記のような各規定に照らすと，法は，地方公共団体が，公共事業のための用地を取得する際に必要となる登記測量業務等を測量業者等に委託する契約をする場合においても，その個々の登記測量業務等を実施することに決まった段階で，測量業者，司法書士，土地家屋調査士相互間でできるだけ競争させた上で，できるだけ安価に具体的な委託額を決定させて契約することを要請していることが明らかである。そして，法２３４条は，あくまで，特定の登記測量業務等の委託額を決定するために競争入札の方法を原則としてすることを要請しているのであって，そもそも，一定の期間内に予定される将来の複数の事業についての登記測量業務等を，その委託内容も定まらない段階で，予め包括的に委託することなどは原則として予定しておらず，前記の各規定の趣旨に照らしても，そのような契約をすること自体が，法２条１４項，２３２条の３，２３４条１項の趣旨に反するものといわなければならない。
（３）　更に，前記第二の二の認定事実によれば，本件各委託契約は，それぞれ，業務実施箇所の指示によって特定された登記測量業務等について，調査士協会の内部で担当者となる土地家屋調査士を，司法書士協会の内部で担当者となる司法書士を，用測協の内部で担当者となる測量業者を，それぞれ選任して決定させるもので，各同業者毎のいわば官製の談合を容認する内容となっている。しかも，その代金については，当初から，本件３団体それぞれに支払われる代金の単価及び算定方式が定められており，個々の具体的な登記測量業務等毎に，各測量業者間，司法書士間，土地家屋調査士間の競争原理によって委託代金が決定されることは全くあり得ない形態である。
したがって，本件各委託契約は，従来，市が，各事業が実施されることが決定した後に，その事業毎に，測量業務等を，個別に，委託料１００万円を超えるものについては競争入札を実施した上で委託契約をし（京都市契約事務規則２６条，法施行令１６７条の２第１項１号），あるいは，委託料１００万円までのものについては随意契約によって，測量業者等へ個別的に委託契約をしていた場合と比較すると，その各契約の内容自体において，まず，任意加入の団体である本件３団体に属していない司法書士，土地家屋調査士及び測量業者の参入を排除するとともに，それが前記のような包括的な一括委託であることによって，委託料１００万円以上のものについては，本件３団体内部での各同業者相互間における競争も，悉く排除してしまう内容を含むものといわざるを得ない。特に，登記測量業務等の相当部分を占める測量業者が行う測量業務については，社団法人として認可される前の用測協の内部において，各事業についての業務実施箇所の指示に応じて，どの測量業者が業務責任者となって実際にその測量業務を担当するのか，その測量業者は，用測協からいくらの代金を受領するのかについてまで，このような任意の団体の内部にいわば任せきりの内容となるものであり，その代金額からみても，各測量業者間の競争を著しく制限する極めて不明朗なものであるといわなければならない。本件各委託契約のような契約形態を採ると，特定の測量業者との不明朗な関係が生じ易くなる弊害もあるといわなければならず，前記のような法の趣旨に著しく反するものといわざるを得ない。
（４）　また，本件各委託契約は，各事業について必要となる登記測量業務等の具体的な内容が決定する前の段階で，予め，市が支払うべき代金額も，所定の算定方法に従って算出することとされていた関係上，各事業（工事）毎の委託内容の必要性の吟味も曖昧になる可能性があり，このような観点からも，前記の法の趣旨に反する危険性を内包しているものといえる。
（５）　このようにみてくると，本件各委託契約は，それが競争入札の方法ではない随意契約であるという以前に，そもそも，地方財政法４条１項，法２条１４項，２３４条が禁じている内容，形態の支出を伴う契約であるというべきで，市の長やその権限の委任を受けた者に前記のような一定の裁量があるとしても，その裁量の範囲を著しく逸脱した内容の契約であって，前記の各規定に反する違法な契約であるといわざるを得ない。


３　もっとも，本件３団体のうち，司法書士協会及び調査士協会は，前記認定事実のとおり，いずれも，法律で定められた同業者で組織する法人であって，それぞれの業務について，司法書士協会にあっては，司法書士法１７条の７第１項において，官公署等の嘱託を受けて，不動産の権利に関する登記につき司法書士が行うものとされている業務を行うことと，調査士協会にあっては，土地家屋調査士法１７条の７第１項において，官公署の依頼を受けて，土地家屋調査士の業務とされている土地家屋に関する調査，測量，これらを必要とする申請手続等の業務を行うことと，それぞれ規定されており，これらの法律の規定によれば，本件各委託契約のうち，上記の２団体との間の各委託契約については，そもそも，上記各法律の規定によって，それぞれの団体内部の同業者間の競争についてはこれを排除することが予定されており，その限りでは違法ではないとの見方もあり得る。しかしながら，前記認定のとおり，司法書士協会は，京都地方法務局の管轄区域内に事務所を有する全司法書士の約４割，調査士協会は，同じく全土地家屋調査士の約６割をそれぞれ組織するに過ぎないこと，上記各法律の規定によっても，本件各委託契約のように，特定の登記測量業務等の委託ではなく，一定期間内に実施される登記測量業務等を予め包括的に，これらの団体が委託を受けることまでは予定していないものというべきである。
したがって，上記各法律の規定の存在如何に関わらず，本件各委託契約は，全体として，財務会計法規上違法というべきである。
４　本件各委託契約は，法２３４条及び同施行令１６７条の２第１項２号並びに地方財政法４条１項に反し，財務会計法規上違法というべきである。
三　争点②について
１　被告Ａについて
（１）　前記第二の二の認定事実によれば，被告Ａは，平成８年度において，市の都市建設局長の地位にあった者であり，本件各委託契約のうち，企画調整局及び都市計画局の所掌事務に関する１業務ないし１０業務を除くその余の契約（甲２の１ないし２の８，甲２の１０，２の１１，２の１３，２の１４，以下，これらの契約を「本件各建設局契約」という。）について，専決権限を有していた者で，それらの契約をした者であるので，この関係で「当該職員」にあたることは明らかである。
（２）　次に，被告Ａの市に対する責任は，法２４３条の２第１項により賠償命令の対象となり得る特別な損害賠償責任であり，同条の２第９項によって民法の適用が排除されており，少なくとも，故意又は重過失を要件とし，その損害が２人以上の職員の行為によって生じた場合であっても，共同不法行為の効果を定めた民法７１９条の適用もなく，法２４３条の２第２項の規定に従って，それぞれの職分に応じ，かつ当該行為が当該損害の発生の原因となった程度に応じて賠償の責めに任ずるものとされている責任であると解される。
（３）　そこで，被告Ａに，本件各建設局契約を本件３団体との間で締結したことにつき，故意又は重大な過失があったか否かを検討する。本件各建設局契約は，前記判示のとおり，確かに，財務会計法規上違法なものであり，被告Ａは，市の都市建設局長として，専決権者として本件各建設契約を締結したことにつき，過失があったというべきではある。
しかしながら，本件各証拠を検討しても，被告Ａに重過失があったことまでは認めることができない。むしろ，前記の認定事実及び本件各証拠によれば，本件各建設契約は，すでに，京都府において同様の形態で司法書士協会，調査士協会，それに用測協との間でされていたのにならったもので，同被告が本件協定をし，その後本件各建設契約をした時点では，市の方針としてすでに決定されていたもので，同被告としては，そのことは受け入れざるを得ない立場にあったことが認められるのである。
（４）　そうすると，被告Ａについては，前記の法２４３条の２第１項による責任があるとはいえないというべきである。
２　被告Ｂについて
前記第二の二の認定事実によれば，平成８年度当時，被告Ｂは，地方公共団体の長として，本件各委託契約の締結についての本来的権限者であったことは明らかである。そして，前記第二の二の認定事実によれば，平成８年当時建設局長であった被告Ａ，企画調整局長及び都市計画局長が，本件各委託契約を締結したもので，被告Ｂは，上記の職員らが違法な本件各委託契約を締結することを阻止すべき指揮監督上の義務を有していたことも明らかである。そして，本件各証拠及び弁論の全趣旨によれば，京都府において市に先立って平成７年度から本件協定及び本件各委託契約と同様の制度が採用されており，京都府知事もその概要は了知していたこと，本件協定及びそれを具体化した本件各委託契約は，市においては，市政改革大綱の方針に従った内容であり，各部局を越えて決定された大きな方針であったことが認められることに照らしても，本件各委託契約が締結された当時，被告Ｂも，本件協定の内容の概要は当然に知っていたものと推認される。そして，被告Ｂとしては，市長としての職責に鑑みても，本件協定及び本件各委託契約に至る過程において，関係部署に働きかけ，或いは，それらを指揮することにより，本件協定及び本件各委託契約に至ることを中止させることができたというべきである。そうすると，被告Ｂにおいて，被告Ａを含む各専決権者が財務会計法規上違法な本件各委託契約を締結することを阻止すべき指揮監督上の義務に違反したもので，この点につき，少なくとも過失があったものといわざるを得ない。
よって，被告Ｂは，被告Ａを含む各専決権者が本件各委託契約を締結したことにより市が被った損害について，その賠償責任を免れないというべきである。
四　争点③について


１　まず，前記第二の二の認定事実及び本件各証拠によれば，市においては，本件各委託契約とその後に各事業についてされた業務実施箇所の指示によって確定された委託料を，平成８年１０月８日から平成９年３月３１日までの間に，別表（１）の「支出決定日」欄の日に支出決定をし，登記測量協会に支払ったこと（本件各支出），そして，登記測量業務等を実際に担当した司法書士，土地家屋調査士及び測量業者は，それぞれ，少なくとも，原告らが主張するとおり，業務受託分担金合計１０４万０１５２円を支払ったこと，以上が認められる。そうすると，上記の業務受託分担金は，実質的には市が委託料として支払った本件各支出から，登記測量業務等の実際の個々の担当者がそれぞれその所属する団体に支払った金員であり，市が，個々の事業毎に，競争入札等の方法により，実際の担当者と個別に委託契約を締結しておれば，本来，支払う必要のなかった金員であるということができる。従って，市は，違法な本件各委託契約がされたことによって，少なくとも，前記の業務受託分担金相当額の損害を被ったというべきである。なお，被告Ｂは，本件３団体がこのような業務受託分担金を受け取っていたことを全く知らなかったし，知り得べき事情もなかったと主張するが，仮にそうであったとしても，そのことは，前記判示のとおりの損害の認定・判断を左右するものではないというべきである。
２　次に，前記の損害に加えて，更に，原告らが主張する登記測量業務等のうち，実際に実施されなかった作業工程分の委託料相当額の損害が生じたといえるかどうかについて検討する。
（１）　登記測量業務等の中で原告らが実施されていない作業工程があると主張する別表（３）の１－１業務の⑥，７業務の⑫，１３業務の⑥⑦⑪⑭⑮，６７業務の⑮，７２業務の⑥⑮，９３業務の⑫⑬⑭（一部）⑮については，実施されなかったか又は少なくとも成果物の作成のための指示がされなかったことについて，当事者間に争いがない。
（２）　そして，前記の認定事実及び本件各証拠を総合すると，本件問題業務のうち，前記（１）の各業務のほかに，１－１業務の⑦⑨⑮，１－２業務の⑦⑮，７業務の⑦⑨⑮，１７業務の⑦⑨⑭，２１業務の⑦⑨⑪⑭⑮，４０業務の⑦⑨⑮，６６業務の⑨⑭，６７業務の⑦⑫⑭，７２業務の⑭については，少なくとも，具体的な作業工程としては実施されなかったものと認められる。（３）　そうすると，登記測量業務等のうち前記（１）（２）の各作業工程分については，前記認定のとおり，本件各支出は，各作業工程すべてを実施されたものとして単価を算定し，それに基づいて委託金額を確定させることになっていたものであるから，その委託費の支出は，本来は不要であった可能性がある。しかしながら，前記認定のとおり，委託予定単価のうち測量業務単価については，標準積算基準書及び設計単価によって算定された積算額に更に０．９を乗じて，減額しており，作業工程の一部が実施されていない可能性のあることは一部ではあるが，折り込み済みで算定されている。また，京都市契約事務規則２６条，法施行令１６７条の２第１項１号によれば，委託料額が１００万円以下の場合は，市において，もともと，随意契約の締結が認められていることからすれば，委託料額が１００万円以下の場合であれば，もともと，市が随意契約によって業務委託することも可能であったわけで，その限りでは競争関係はそもそも完全に徹底できるものではなかった面もある。これらの点に照らすと，本件各証拠によっても，すでに判示したとおりの業務受託分担金である前記１の損害分に加えて，更に，前記の各作業工程分を実施しなかったことによる損害が生じたものとは，未だ認めるに足りないというべきである。
３　そうすると，市は，少なくとも，前記の業務受託分担金相当額の合計１０４万０１５２円の損害を被ったものと認められるが，それ以上の損害があったとは，結局，認められないというべきである。
第四　結論
以上の次第であり，原告らの本件訴えのうち，被告Ａに対し，別表（１）の「番号」欄記載の１ないし１０の各業務に関する損害賠償を求める部分については，いずれも不適法であるから，これらを却下することとし，被告Ｂに対し，京都市に１０４万０１５２円及びこれに対する同被告への当初の本件訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな平成９年１０月２２日から民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める部分は理由があるので，この限度で認容し（なお，遅滞となるのは，当初の本件訴状の送達によるものと解される。），その余の請求は，いずれも理由がないので棄却することとし，訴訟費用の負担については行訴法７条，民訴法６４条，６５条１項，６６条を適用し，仮執行宣言については相当でないからこれを付さないこととし，主文のとおり判決する。
京都地方裁判所第３民事部
裁判長裁判官　八木良一
裁判官　飯野里朗
裁判官　谷田好史


平成１２年（行ケ）第１６４号審決取消請求事件（平成１２年９月６日口頭弁論終結）
判　　　　　決
原　　　　　　告　　　株式会社紅豆杉
代表者代表取締役　　　Ａ
訴訟代理人弁理士　　　Ｂ
被　　　　　　告　　　特許庁長官Ｃ
指定代理人　　　　　　Ｄ
同　　　　　　　　　　Ｅ
主　　　　　文
特許庁が平成１０年審判第１７４３９号事件について平成１２年３月２９日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた判決
１　原告
主文と同旨
２　被告
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は、指定商品を商標法施行令別表による第３０類「茶、食用粉類、穀物の加工品、菓子及びパン」とし、「紅豆杉」の文字を書して成る商標（以下「本願商標」という。）につき、平成８年９月１８日にされた商標登録出願（平成８年商標登録願第１０４５０３号）により生じた権利を、平成１１年６月２４日に出願人名義変更届を提出して承継した者である。同出願については平成１０年１０月２日に拒絶査定がされたので、原告は、同年１１月４日、これに対する不服の審判を請求した。
特許庁は、同請求を平成１０年審判第１７４３９号事件として審理した上、平成１２年３月２９日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は同年４月１７日原告に送達された。
２　審決の理由
審決は、別添審決謄本写し記載のとおり、「紅豆杉」は中国に生育するイチイ科の常緑高木であるところ、本願商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、商品の原材料、品質を表示したものと理解、認識するにとどまり、また、「紅豆杉」が含まれていない商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるから、本願商標は商標法３条１項３号及び４条１項１６号に該当するとした。
第３　原告主張の審決取消事由
審決は、「紅豆杉」が原材料ないし品質の表示ではなく、かつ、これを指定商品に用いても品質の誤認を生じるおそれがないのに、本願商標は商標法３条１項３号及び４条１項１６号に該当するとの誤った認定判断をしたものであるから、違法として取り消されるべきである。
１　商標法３条１項３号について
審決は、紅豆杉が中国に生育するイチイ科の常緑高木で４種類あること、紅豆杉は米国において抗がん薬として期待されていること、日本には杉の葉を煎じてスギ花粉症を治療する方法があるところ、中国でも紅豆杉が有効であるとの報告があることを指摘するが、そのいずれの事実も取引者、需要者に知られていない。すなわち、過去においても現在においても「紅豆杉」が商品の原材料ないし品質として一般に多用されている事実はなく、また、審決が指摘する知見は、米国の臨床医学界における専門的な情報等にすぎないから、本願商標に係る指定商品の取引界において一般的な知識情報となっているわけでもない。したがって、本願商標に接する取引者、需要者において、審決の指摘する上記の意味合いを認識、看取することはなく、あえて言えば「紅の豆の杉」という意味が認識、看取されるものであって、造語的商標と認められるべきものである。
また、審決は、インターネットを通じて得られる情報知識を根拠としているが、インターネットは、特に健康に関心が高いと考えられる高齢者には無縁な者が大多数である上、特定の意図に基づき特定の情報を入力アクセスして初めて得られる情報にすぎないから、上記の知識、情報を容易に入手できるとはいえない。さらに、被告は、原材料等の表示であるか否かの認定を、将来の予測性や可能性を基準とすべきであるとし、併せて、将来における紛争の未然防止の趣旨も主張するが、このような判断は、不安定で恣意に決せられる余地があるものであって、商標登録制度の本質に反する結果となる。商標選択の自由は何人にも認められているから、その登録を拒絶するのは必要最低限に限定されるべきであり、被告主張のような趣旨は、登録後の権利行使の制限規定である商標法２６条の適用によって解決すべきものである。
以上のとおり、本願商標は、自他商品の識別機能を十分発揮するものであって、商品の原材料ないし品質を表示するものとはいえない。なお、紅豆杉を商品化し、商標として使用したのは原告である上、原告は、本願商標と構成を同一にする商標について、第５類「薬剤」を指定商品とする登録第４１３６０９４号、第２１類「コップ、湯飲み」を指定商品とする登録第４１９１１２３号の各登録を受けており、本件出願についても同様に取り扱われるべきである。
２　商標法４条１項１６号について
上記１のとおり、本願商標は、指定商品の取引者、需要者に商品の原材料ないし品質を認識させるものではないから、その品質を誤認させるようなものとはいえない。
第４　被告の反論
審決の認定判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。
１　商標法３条１項３号について


商標法３条１項３号の趣旨は、同号に該当する商標は、商品や役務の内容に関わるものであるために、現実に使用され、あるいは将来一般的に使用されるものであることから、出所識別機能を有しないことが多く、また、これを特定人に独占させることが適切でないために登録することができないことに基づくものと解される。したがって、指定商品に係る原材料名が、仮に、登録査定時には現実に使用されておらず、あるいは一般には知られていない場合であっても、将来、原材料名として使用されて、取引者、需要者の間において商品の原材料名であると認識される可能性があり、また、これを特定人に独占させることは適切でないと判断されるときには、右の原材料名は同号に該当すると解されるから（東京高等裁判所平成１２年６月１３日判決・平成１１年(行ケ)第４１０号事件参照）、仮に、多用されていないとしても、原材料を表す文字であれば、同号に該当するというべきである。そして、１９９７年７月１９日付け黒龍江日報の記事（乙第１号証）には、「紅豆杉は、イチイ科の常緑高木で、抗癌薬品を抽出し得る唯一の植物として知られている。既に米国等で臨床応用が進んでおり、世界で最も有効性の高い抗癌剤として期待されている。中国では、西蔵紅豆杉、雲南紅豆杉、南方紅豆杉、東北紅豆杉の４種が確認されている。」との記載が、平成９年２月２０日付け日刊工業新聞（乙第２号証）には、「中国で貴重な薬用植物として知られている紅豆杉（こうとうすぎ）を原料とした健康茶『紅豆杉茶』の輸入、販売を始めた。」、「紅豆杉は中国の文献である『中薬大辞典』などに記載されており、古くから効能が知られていた。とくに米国では紅豆杉から抽出される紫杉醇が注射薬として抗がん剤として利用されている。また、中国では紅豆杉に利尿、降高血圧、血中脂質減少、血行改善作用があるとして健康茶として服用されている。」との記載が、平成１０年３月２２日付け読売新聞日曜版（乙第３号証）には、「日本には杉の葉を煎じてスギ花粉症を治療する方法があるが、中国でも氷河期の植物である紅豆杉が有効だという報告がある。」との記載がある。
以上の事実からすると、「紅豆杉」は、中国の薬用植物であって、茶等の原料として用いられているものというべきであるから、本願商標は、商品の原材料、品質を表示するものであって、商標法３条１項３号に該当する。なお、原告は、紅豆杉を商品化して商標として使用したのは原告であると主張するが、薬用植物の名称を用いた商品（特に茶）に関し、商標登録出願時にその原材料名としては広く知られていなかったとしても、世界各地の薬用植物がその成分の有効性等を理由に一躍注目を集めるようになることも見受けられるところであるから、関連商品を競業者が輸入するなどして、取引者、需要者の間において商品の原材料名として認識される可能性がある。そうすると、当該原材料名が我が国において知られていないことの一事をもって指定商品につき本願商標の商標登録を認めることは、当該商標権者と他の競業者との間に紛争を生じさせることになるから、これを未然に防止するためにも、登録を認めるべきではない。
２　商標法４条１項１６号について
上記１のとおり、本願商標は、商品の原材料、品質を表示したものと理解されるから、これを「紅豆杉」が含まれない商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるというべきであり、同号に関する審決の認定判断に誤りはない。
第５　当裁判所の判断
１　「紅豆杉」に関する一般的な認識について
(1)　まず、本願商標が商標法３条１項３号及び４条１項１６号に該当するかどうかを判断する前提として、「紅豆杉」が、本願商標の指定商品である茶等の原材料ないし品質を示すものとして、取引者、需要者に知られているかどうかについて判断する。
(2)　平成９年２月２０日付け日刊工業新聞（乙第２号証）には、「筑波産業・・・は、中国で貴重な薬用植物として知られている紅豆杉（こうとうすぎ）を原料とした健康茶『紅豆杉茶』の輸入、販売を始めた。・・・紅豆杉は中国の文献である『中薬大辞典』などに記載されており、古くから効能が知られていた。とくに米国では紅豆杉から抽出される紫杉醇が注射薬として抗がん剤として利用されている。また、中国では紅豆杉に利尿、降高血圧、血中脂質減少、血行改善作用があるとして健康茶として服用されている。」旨の記載が、平成１０年３月２２日付け読売新聞日曜版（乙第３号証）の「漢方漫歩」と題するコラムには、「日本には杉の葉を煎じてスギ花粉症を治療する方法があるが、中国でも氷河期の植物である紅豆杉（こうずさん）が有効だという報告がある。」旨の記載がそれぞれあることが認められ、以上のほかに「紅豆杉」が我が国において知られていることを示す証拠はない。
なお、被告は、上記のほかに、１９９７年（平成９年）７月１９日付け黒龍江日報の記事（乙第１号証）を提出し、この記事中には、紅豆杉はイチイ科の常緑高木で、中国では、西蔵紅豆杉、雲南紅豆杉、南方紅豆杉、東北紅豆杉の４種が確認されていること、これを原料とする抗がん薬が中国において臨床応用段階に入ったこと等の記載があるが、黒龍江日報が中国の地方紙にすぎないことは、その名称及び内容からうかがわれるところであって、我が国の取引者、需要者がこれに接して、「紅豆杉」に関する知見を得るということは事実上想定しがたいものといわざるを得ない。乙第１号証の体裁からすると、被告は、この記事をインターネットにより入手したものと認められるが、当該記事に接するためには、特定の目的のために「紅豆杉」等のキーワードを事前に得た上で意識的に検索する必要があると考えられるから、近年におけるインターネットの普及を考慮したとしても、そのような操作の結果得られた情報である上記記事をもって、我が国の取引者、需要者が「紅豆杉」を認識し、又は認識し得ることの直接の根拠とすることはできないというべきである。


(3)　そこで、上記乙第２、第３号証の記事の記載に基づいて判断するに、これらの記事は、本願商標の指定商品の取引者、需要者をその購読者層として含むと考えられる日刊工業新聞及び読売新聞（日曜版）に掲載されたものであるが、「紅豆杉」は、前者においては「こうとうすぎ」と、後者においては「こうずさん」と紹介されている。そして、日刊工業新聞の記事についていえば、ある業者が紅豆杉を原料とした健康茶「紅豆杉茶」等の輸入販売を開始したことの１回限りの報道記事にすぎず、現にこれがある程度以上の販売実績を残したとか、健康茶に係る業者や消費者等の間で「紅豆杉茶」が話題になったなどの事実を認めるに足りる証拠はない。また、読売新聞の記事についていえば、花粉症に対する漢方薬の処方を紹介するコラム記事中で、エピソード的に紅豆杉に触れているにすぎないものであって、紅豆杉が本願商標の指定商品の原材料となることを読者に認識させるような内容ともいえない。
以上を総合すると、我が国の取引者、需要者において、「紅豆杉」が本願商標の指定商品である茶等の原材料となることはもとより、およそそのような植物の存在自体についてほとんど知られていないと認めるのが相当である。なお、「紅豆杉」が茶等の原材料として知られていない以上、これを茶等の原材料として含むという意味での品質の表示としても、一般に認識されていないというべきである。
２　商標法３条１項３号について
(1)　以上に基づいて判断するに、上記１の認定事実からすると、「紅豆杉」が、その一般的な認識はともかく、客観的には本願商標の指定商品の一である茶の原材料となり得ることは認められるところであり、また、そもそも原告においても、紅豆杉の商品化を自ら行っていることを自認していることからして、これを茶等の本願商品の指定商品の原材料となり得ることは十分承知しているものと認められる。
しかし、商標法３条１項３号の適用上、「紅豆杉」が同号にいう原材料ないし品質の表示といえるかどうかについては、原告は、商品の原材料名ないし品質を示すものとして一般に認識されていない以上同号に該当しない旨主張し、他方、被告は、将来において取引者、需要者に知られる可能性があるから同号に該当する旨主張するので、この点について判断する。
(2)　商標法３条１項３号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされるのは、このような商標は多くの場合自他商品の識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであるとともに、商品の原材料名ないし品質にあっては、取引上必要不可欠な表示として取引者、需要者に伝達する必要があることから、特定人による独占使用を認めることが公益上適当でないとの趣旨に出たものである。したがって、指定商品の原材料名ないし品質として取引者、需要者に現に認識されていない表示であっても、将来的に取引者、需要者に原材料名ないし品質として認識される可能性があり、これを特定人に独占使用させることを不適当とする公益上の理由がある場合には、同号にいう原材料ないし品質の表示に当たると解するのが相当である。本件において、「紅豆杉」が茶等の原材料ないし品質を表示するものとして取引者、需要者に認識される可能性があるかどうかについて判断するに、日刊工業新聞において、ある業者が紅豆杉を原材料とする健康茶の輸入販売を開始したとの報道記事が１回掲載されたことがあることは前示のとおりであるが、その掲載後、審決時まで３年以上を経て、その間、同記事で報道された「紅豆杉茶」が取引者、需要者に多少なりとも浸透したことをうかがわせる証拠はなく、しかも、我が国において「紅豆杉」に関する認識が極めて乏しいことは本件の証拠関係からも明らかであるから、以上を総合すれば、将来においても、「紅豆杉」が本願商標の指定商品の原材料ないし品質を表示するものとして取引者、需要者に広く認識される可能性があるとまで認めるには足りないというべきである。この点について、被告は、世界各地の薬用植物が一躍注目を浴びることも見受けられるところであると主張するが、一般的、抽象的な可能性としてはともかく、「紅豆杉」が将来においてそのような注目を集めるに至ることを蓋然的に予測できるだけの証拠はない。また、被告は、本願商標をその指定商品について登録を認めると、当該商標権者と他の競業者との間に紛争を生じさせることになるから、これを未然に防止するためにも、登録を認めるべきでない旨主張するが、少なくとも審決時において、本願商標が指定商品の原材料表示ないし品質表示として取引者、需要者に広く認識されている特段の事情がなく、取引者、需要者には出所の表示として認識されるものと認められる本件においては、将来において、仮に上記のような認識が形成されるに至ったとしても、他の競業者との間の紛争は、商標法２６条の規定等による権利関係の調整を図るべきものであって、被告の上記主張は採用することができない。そして、他に、指定商品につき本願商標を本件出願人の原告に独占使用させることを不適当とする公益上の理由を認めるに足りる証拠はない。
(3)　そうすると、「紅豆杉」は、指定商品につき商標法３条１項３号にいう商品の原材料を表示するものとはいえず、かつ、これを原材料として用いた商品としての品質を表示するものということもできない。したがって、本願商標が同号に該当するとした審決の認定判断は誤りというべきである。
３　商標法４条１項１６号について
上記認定のとおり、「紅豆杉」は、本願商標の指定商品の原材料名として取引者、需要者にほとんど知られていない以上、本願商標をその指定商品に用いたとしても、これに接した取引者、需要者が、「紅豆杉」を原材料として用いた商品であると誤解して、その品質を誤認することはあり得ないというべきであり、本願商標は商標法４条１項１６号に該当するものではない。本願商標が同号に該当するとした審決の認定判断は誤りというべきである。
４　以上によれば、審決は違法として取り消されるべきであり、原告の請求は理由がある。
よって、原告の請求を認容し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第１３民事部
裁判長裁判官    　篠　原　勝　美
裁判官    　石　原　直　樹
裁判官    　宮　坂　昌　利


平成１５年（行ケ）第２６０号　審決取消請求事件（平成１６年１０月６日口頭弁論終結）　　判　　　　　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　アンドレアス　シュティール　アクチエン
ゲゼルシャフト　ウント　コンパニー
コマンディートゲゼルシャフト
（審決の表示）　　　　アンドレアス・シユテイール
代表者
訴訟代理人弁理士      藤　田　アキラ
被　　　　　　告　　　特許庁長官　小　川　　　洋
指定代理人　　　　　　岡　田　孝　博
同　　　　　　　　　　石　原　正　博
同　　　　　　　　　　高　木　　　進
同　　　　　　　　　　伊　藤　三　男
主　　　　　　　　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１　請求
特許庁が不服２０００－１１４０２号事件について平成１５年２月３日にした審決を取り消す。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，名称を「作業器具」（後に「トップハンドル型作業器具」と補正）とする発明につき，平成４年６月１８日特許出願（優先権主張１９９１年〔平成３年〕６月２１日〔以下「本件優先日」という。）・ドイツ連邦共和国）をしたが，平成１２年４月１２日に拒絶査定を受けたので，同年７月２４日，これに対する不服の審判を請求した。特許庁は，同請求を不服２０００－１１４０２号事件として審理し，平成１５年２月３日，「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同月１８日，原告に送達された。
２　本件特許出願の願書に添付した明細書（平成１４年８月２６日付け手続補正書による補正後のもの。以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項１に係る発明（以下「本願発明」という。）の要旨
手で保持し扱うことのできる携帯用作業器具にして，作業工具駆動用の電気点火栓付き内燃機関のためのケーシング（２）と，当該ケーシング（２）の上方にその長手方向（８）に向いて配置され当該ケーシングに固定された握り部（５）と，回転可能に支承された操作部材（２６）と，当該操作部材（２６）と共に回転可能な係止要素（３７，３９）とを備えるトップハンドル型作業器具であって，上記ケーシング内の内燃機関に，絞り弁を備える吸い込み管路を介して燃焼用空気が供給され且つ配量装置（３）を介して燃料が供給されるようになっており，上記配量装置（３）が始動の際に供給燃料の量を増加するための始動機構
（１０）を有していて，
上記握り部（５）に，スロットルリンケージ（１３，１５）を介して，その閉鎖位置にばね負荷される上記絞り弁と結合したスロットルレバー（１６）が支承
されていて，
上記操作部材（２６）が，始動位置の調整のために始動リンケージ（１９，２５）を介して上記始動機構（１０）と結合されていて，上記係止要素（３７，３９）が，始動位置で上記絞り弁を所定の開口位置にロックし，当該ロックはスロットルレバー（１６）の操作によって解除可能である
ように構成されている作業器具において，
操作部材（２６）が，上記握り部（５）の前方端部分（６）で支承され，握り部スリーブ（４０）から突出する操作レバー（３１）を有すること，及び前記ロックが，上記係止要素（３７／３９）と上記スロットルレバー（１６）での対抗要
素（３８）とによって形成されていること，及び
始動リンケージ（２５）とスロットルリンケージ（１５）とが上記握り部スリーブ（４０）内でほぼ平行に位置して，その後方端部分（７）に延びていることを特徴とする作業器具。
３　審決の理由
(1)　審決は，別添審決謄本写し記載のとおり，本願発明は，特開昭５１－１１１９９９号公報（甲３，以下「引用例１」という。）に記載された発明（以下「引用発明１」という。）及び周知の技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないとした。
(2)なお，審決が，上記(1)の判断に当たり，本願発明と引用発明１とを対比して両者の相違点として認定した点は，以下のとおりである。（相違点イ）　ハンドルの取り付け態様からみた作業器具の形式について，本願発明では，「ケーシング（２）の上方にその長手方向（８）に向いて配置され当該ケーシングに固定された握り部（５）を備えるトップハンドル型作業器具」となっているのに対し，引用発明１では，「ケーシングの後方にその長手方向に向いて配置され当該ケーシングに固定されたハンドル５（握り部（５））を備える後方にハンドルを有する形式のモーターチェーンソー（作業器具）」となっている点。（相違点ロ）　操作部材の取り付け態様について，本願発明では，「操作部材（２６）が，上記作業器具の握り部（５）の前方端部分（６）で支承され，握り部スリーブ（４０）から突出する操作レバー（３１）を有する」となっているのに対し，引用発明１では，「スターターレバー１７（操作部材（２６））が，上記ケーシングの後方端側で支承され，ケーシングから突出するセレクタレバー１６（操作レバー（３１））を有する」となっている点。


（相違点ハ）　ロックのために係止する部材の関係について，本願発明では，「前記ロックが，上記係止要素と上記スロットルレバー（１６）での対抗要素（３８）とによって形成されている」となっているのに対し，引用発明１では，「前記相互ブロック（ロック）が，上記調整部材１４の縁２１，突起２２及び周囲２４（係止要素（３７／３９））と上記ガス操作桿４の一部分１３とによって形成されている」となっている点。
（相違点ニ）　リンケージの態様について，本願発明では，「始動リンケージ（２５）とスロットルリンケージ（１５）とが上記握り部スリーブ（４０）内でほぼ平行に位置して，その後方端部分（７）に延びている」となっているのに対し，引用発明１では，そのような構成を具備しない点。（以下，本願発明に係る部材の符号は（　）付きで，引用発明１に係る部材の符号は（　）なしで表記する。）
第３　原告主張の審決取消事由
審決における一致点及び相違点の認定は争わないが，審決は，相違点イないしニについての判断を誤った（取消事由１～４）ことにより，本願発明の進歩性を誤って否定したものであるから，違法として取り消されるべきである。
１　取消事由１（相違点イの判断の誤り）
(1)　審決は，ハンドルの取り付け態様から見た作業器具の形式に関する相違点イに係る構成について，「引用発明１及びトップハンドル型作業器具に係る周知の技術的事項に基づいて当業者が容易に想到することができた」（審決謄本８頁第２段落）と判断したが，誤りである。
審決は，上記判断の理由として，「引用発明１において，周知のトップハンドル型作業器具のように，握り部をケーシングの上方にその長手方向に向いて配置し，当該ケーシングに固定することを妨げる特段の事情も見当たらない。また，周知のトップハンドル型作業器具に，引用発明１のハンドル５（握り部）の取り付け態様以外の技術思想を適用することを妨げる特段の事情も見当たらない」（同７頁下から第２段落～８頁第１段落）ことを挙げる。
(2)　しかしながら，本件優先日前に，トップハンドル型作業器具が周知であることは争わないが，引用発明１のようにケーシングの後方にハンドルを有する形式（以下「後方ハンドル形式」という。）の作業器具は，トップハンドル型作業器具とは，握り部の配置位置が異なることから，器具を操作する操作要素から調整手段までの伝達システムの構成も当然にトップハンドル型とは異なるものである。また，後方ハンドル形式をとる引用例１の例示的な実施形態では，ガスレバー６のためのガス操作桿（リンケージ）４と，選択部材１６のためのシャフト１５や作動桿３１／調整部材３２とが互いに少なくとも実質的に直角に配置されており，このことにより，大きな構成空間を必要とし，ハンドル内の構成としては有効なものとはなっていない。このため，当業者は，引用例１に示された構成を見て，これをトップハンドル型作業器具に適用しようとするはずがない。引用例１には，後方ハンドル形式のモーターチェーンソーをトップハンドル型に変更することに関して，いかなる示唆も存在しない。
(3)　被告は，「トップハンドル型」と「後方ハンドル形式」の相互入れ替えが容易であるかのように主張するが，このハンドル（握り部）に操作要素としてのガスレバー（スロットルレバー）が配設され，そこを起点とする伝達システムが存在する以上，「後方ハンドル形式」を「トップハンドル型」に換えることを妨げる事情は存在するというべきである。
２　取消事由２（相違点ロの判断の誤り）
(1)　審決は，操作部材の取り付け態様に係る相違点ロの構成について，「引用発明１をトップハンドル型に変更した際，当業者が必要に応じて操作部材に係る周知の技術的事項に基づいて容易に想到することができた」(審決謄本９頁第２段落）と判断したが，誤りである。
審決は，上記判断に当たり，「相違点ロに係る本願発明の構成要件の技術的意義は，本願の明細書の記載・・・及び本願発明の構成要件として始動装置（１０）に連動する操作部材（２６）の操作レバー（３１）が握り部（５）の長手方向のどの位置に取り付けられているかまで限定されていないことを勘案すると，・・・『始動装置（１０）の操作レバー（３１）を，保持する手の親指によって取り扱うことができるように構成することができる』といった潜在的効果を有するものと解される」（同８頁第３段落），「引用発明１の実施例においても，複数の操作部材に相当するガスレバー６及びガスストッパレバー８に加えて，選択部材１６を握り部分９に設けるようにすることが排除されているとか，技術的に困難である等の事情も見当たらない。特に，リンク機構やワイヤー機構は，遠隔操作手段として慣用のものであることを考慮すれば，その取り付け位置は，多くの場合，移動が可能なものと認めることができる。そうすると，引用発明１において，周知のトップハンドル型作業器具のように，握り部をケーシングの上方にその長手方向に向いて配置し，当該ケーシングに固定した場合であっても，トップハンドル型に変更した後の握り部分９に選択部材１６を設けることも，当業者にとって格別困難な点はないということができる」（同頁第５段落～９頁第１段落）と認定，判断しているが，失当である。
(2)　まず，本件明細書（甲２添付）は，ドイツ連邦共和国特許公開公報ＤＥ３９３５３６１Ａ１号（甲４）に示されるトップハンドル型のモータチェーンソーについて，「モータケーシングに配設された始動装置は，保持する手の親指によって取り扱うことができない」（段落【０００３】）と指摘し，「始動装置がユーザにとって使い勝手のよいように取り扱われるように構成し直すこと」（段落【０００４】）を発明の課題として提示している。そして，本願発明では，「操作部材（２６）が，上記握り部（５）の前方端部分（６）で支承され，握り部スリーブ（４０）から突出する操作レバー（３１）を有する」（本件明細書の請求項１）と明示されているから，握り部（５）の前方端部分（６）に支承された操作部材（２６）に属する操作レバー（３１）も，当然，握り部（５）の前方端部分に存在することは明らかである。願書に添付された図面の図２の操作レバー（３１）は，図３～図５にも示されており，図１では「握り部スリーブから突出する」状態が裏側であるため，その操作端部（３１ａ）のみが示されているが，「操作レバーが握り部の長手方向のどの位置に取り付けられるかまで限定されていない」ということは決してない。すなわち，本願発明は，審決のいう「保持する手の親指によって取り扱うことができるように構成することができる」という潜在的効果を有するにとどまるものではなく，「保持する手の親指によって取り扱うことができる」という効果を奏するものである。


(3)　また，審決は，「引用発明１の実施例においても，複数の操作部材に相当するガスレバー６及びガスストッパレバー８に加えて，選択部材１６を握り部分９に設けるようにすることが排除されているとか，技術的に困難である等の事情も見当たらない」（審決謄本８頁下から第３段落）とするが，引用例１の例示的な実施形態では，ガスレバー６のためのガス操作桿４と，選択部材１６のためのシャフト１５や作動桿３１／調整部材３２とが互いに少なくとも実質的に直角に配置され，これによって大きな構成空間を必要とするため，選択部材１６を握り部分９に設けることはできない。
審決の説示するとおり，「リンク機構やワイヤー機構は，遠隔操作手段として慣用のものである」（同下から第２段落）ことは，争わないが，その事実をもっても，作業器具内の様々な部材の取り付け位置が移動可能であるとか，どこへ取り付けるかについて格別の困難がないということはできない。リンク機構やワイヤー機構を余分に設けるようにすれば，構成的に複雑になり，重量もかさむことになって，「携帯用」にふさわしくなくなる。作業器具における各部材の配置位置によって所定の利点が生まれるし，また，不具合も生じ得るものであり，慣用であるリンク機構やワイヤー機構を利用すれば取り付け位置の移動が可能であると考えることは，具体的構成を有する作業器具の現実を無視したものである。「引用発明１において，周知のトップハンドル型作業器具のように，握り部をケーシングの上方にその長手方向に向いて配置」すると，操作要素としてのガスレバー（スロットルレバー）をハンドル（握り部）に配設した態様の作業器具では，操作要素から調整手段までの伝達システムの構成に影響することになるから，引用発明１をトップハンドル型作業器具の構成配置へ配置変更することは，格別の困難なくし得ることではない。
(4)　以上のとおり，相違点ロに係る本願発明の構成は，当業者が「必要に応じて操作部材に係る周知の技術的事項に基づいて容易に想到することができた」ものではない。
３　取消事由３（相違点ハの判断の誤り）
(1)　審決は，ロックのために係止する部材に関する相違点ハに係る構成につき，「引用発明１をトップハンドル型に変更した際，当業者が必要に応じて係合に係る周知の技術的事項に基づいて容易に想到することができたもの」（審決謄本９頁第５段落）と判断したが，誤りである。
審決は，上記判断の理由として，ロックに関する構成に関し，「両者は，直接的に係合するか，リンクを介して間接的に係合するかで相違しているもの」とした上，「リンク機構が遠隔操作手段の慣用手段であることは，前示のとおりであって，係合するもの同士が近接していればリンクを介する必要がないことが明らかであり，引用発明１の実施例において，直接的に係合を用いた１例と解することができる，本願発明の『スロットルレバー（１６）』に相当する『ガスレバー６』での対抗要素とガスストッパレバー８の係止要素と係合させることの開示を例としても，調整部材１４を引用発明１の実施例のように『ガスレバー６』と離間させる必要がない場合，『ガスレバー６』での上記対抗要素と異なる個所の対抗要素を調整部材１４と係合する部分として用いることは，当業者にとって格別困難な点はないということができる」（同第３，第４段落）と説示する。(2)　しかし，引用例１（甲３）の図１と図３から明らかなように，ガスレバー６と調整部材１４とは離れ，それらの間にガス操作桿４の一部が存在するから，引用発明１においては，「調整部材１４を引用発明１の実施例のようにガスレバー６と離間させる必要がない」状態とはなっていない。審決は，引用発明１において，「ガス操作桿４の一部分１３」を「ガスレバー６での上記対抗要素と異なる個所の対抗要素」に変更し得る根拠について何ら言及しておらず，不当である。また，本願発明では，係止要素（３７）／（３９）とスロットルレバー（１６）での対抗要素（３８）とによって形成されるロックがスロットルレバー（１６）の操作によって解除可能に構成されているわけであるから，そのロックのために必要な構成空間が昀小化されることになるが，引用発明１では，そのように構成されておらず，相互ブロック（ロック）の構成要素が「ガス操作桿４の一部分１３」であるか，「ガスレバー６での上記対抗要素と異なる個所の対抗要素」であるかは重要な問題である。審決は，「本願発明のスロットルレバー（１６）に相当するガスレバー６での対抗要素とガスストッパレバー８の係止要素と係合させること」を引用発明１の実施例における「直接的に係合を用いた１例」として挙げるが，技術的意義の異なる個所の係合を引き合いに出しており，不当である。
４　取消事由４（相違点ニの判断の誤り）
(1)　審決は，リンケージの態様に関する相違点ニに係る構成について，「相違点ニに係る本願発明の構成要件は，上記相違点イないしハに係る本願発明の構成要件に伴って，必然的に生じるものであると認められ，該相違点イないしハに係る本願発明の構成要件がいずれも当業者にとって容易に想到することができたものであることは，前示のとおりであるから，同様の理由により，当業者にとって容易に想到することができたものというべきである」（審決謄本９頁下から第３段落）としたが，誤りである。
(2)　リンケージの態様について，本願発明では，「始動リンケージ（２５）とスロットルリンケージ（１５）とが握り部スリーブ（４０）内でほぼ平行に位置して，その後方端部分（７）に延びている」のに対し，引用発明１では，ガス操作桿４のみがハンドル握り部分９内に延びている。すなわち，本願発明の始動リンケージ（２５）に対応する引用発明１の「スターターロッド１８」は，モータケーシング内にのみ延在している。これは，ガス操作桿４と直交するようケーシング内に配置されたシャフト１５に装着されたスターターレバー１７にスターターロッド１８が係合し，シャフト１５がねじれる場合にスターターレバー１７がねじられてスターターロッド１８に作用する構成をとっていて，必要な構成空間が大きいからである（引用例１の４頁左下欄）。作業器具内のある部材の配置位置を変更しようとすれば，それに伴って他の部材の配置位置にも影響し得るのであり，引用例１に配置変更に関して何らの示唆も存在しないにもかかわらず，「当業者にとって容易に想到することができたものである」と結論することは，失当である。
第４　被告の反論
審決の認定判断は正当であり，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
１　取消事由１（相違点イの判断の誤り）について
本件優先日前に，トップハンドル型の作業器具は周知であるから，引用発明１の後方ハンドル型に換えて，トップハンドル型の構成を採用することは，当業者が容易に想到することである。引用発明１の技術思想をトップハンドル型作業器具に適用することを妨げる特段の事情も存在しない。
２　取消事由２（相違点ロの判断の誤り）について


握り部に，保持する手の親指によって取り扱うことができるように複数の操作部材を設けることは，周知の技術事項であり，引用発明１においてトップハンドル型に変更した後の握り部分９に選択部材１６を設けることも，当業者にとって格別困難な点はない。
後方ハンドル形式の作業器具に適用されている引用発明１の技術思想をトップハンドル型作業器具の発明に適用しようとすれば，操作要素から調整手段までの伝達システムの構成にも影響することは当業者にとってたやすく予測することができ，その影響も当業者にとってリンク機構を用いた遠隔操作手段における周知の技術的事項に基づいて容易に解決することができる。
３　取消事由３（相違点ハの判断の誤り）について
引用例１（甲３）には，チョーク操作部材（選択部材１６）とスロットル操作部材（ガスレバー６）が記載されていて，それらの近接又は離間の程度について明確に記載されていないが，離間しなければならない技術的必然性はなく，むしろ，引用例１中には，選択部材のような操作要素が多数込み入っているような特段の事情がない限り，選択部材と調整部材とを統合し，それとガスレバーとが直接協動するようにして，選択部材をガスレバーの近くに配設することができることを強く示唆する記載（４頁左下欄第２段落，３頁右下欄第１段落）がある。また，トップハンドル型作業器具においても，チョークを作動させるチョーク操作部材を設けることは従来周知の技術的事項であり，引用例１に記載されるようなチョーク操作部材（選択部材１６）とスロットル操作部材（ガスレバー６）のような機構があれば，それと同様の作用効果を享受できることは，当業者にとってたやすく推測することができる。しかも，トップハンドル型作業器具においても，操作者が始動時にハンドルを把持した状態のままチョーク操作部材とスロットル操作部材を指で操作できるようにすることは周知であった。そうであれば，トップハンドル型作業器具において，引用例１に記載されたチョーク操作部材（選択部材１６）とスロットル操作部材（ガスレバー６）に係る技術思想を適用し，その際，必要に応じ，選択部材１６のようなチョーク操作部材をスロットル１１（スロットル操作部材）に近接して配置した上，その態様を「選択部材と調整部材を統合し，それとガスレバーとが直接協動するようにすること」は，当業者にとって何ら困難がないというべきである。
４　取消事由４（相違点ニの判断の誤り）について
トップハンドル型作業器具において，選択部材１６のようなチョーク操作部材をスロットル１１（スロットル操作部材）に近接して配設し，しかもその態様を選択部材１６のようなチョーク操作部材と調整部材を統合し，それとスロットル１１（スロットル操作部材）とが直接協動するようにすると，作業器具の向きと親指や人差し指の方向等からみて，選択部材１６のようなチョーク操作部材がハンドグリップ５の前方端部分に支承されるようになることは自然の帰結であり，また，選択部材１６のようなチョーク操作部材をハンドグリップ５の前方端部分に支承すると，選択部材１６のようなチョーク操作部材とチョーク弁がリンクで連結されることになるが，ハンドグリップ５の内部の空間が細長いことからみて，チョーク操作部材とチョーク弁とを連結するリンクとスロットル１１（スロットル操作部材）とスロットル弁とを連結するリンクが平行に配設されることも自然の帰結であるというべきである。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（相違点イの判断の誤り）について
(1)　原告は，引用例１（甲３）の後方ハンドル形式の作業器具は，トップハンドル型とは握り部の配置位置が異なるため，器具を操作する操作要素から調整手段までの伝達システムの構成もトップハンドル型とは異なるものとなること，また，引用例１の例示的な実施形態では，ガスレバー６のためのガス操作桿（リンケージ）４と，選択部材１６のためのシャフト１５や作動桿３１／調整部材３２とが互いに少なくとも実質的に直角に配置されていることにより大きな構成空間を必要としていることを挙げて，引用例１をトップハンドル型に換えることは，当業者が想到するはずはないと主張する。
しかしながら，本件優先日前に，「作業器具のケーシングの上方にその長手方向に向いて配置され当該ケーシングに固定された握り部を備えることが，トップハンドル型作業器具として周知の技術的事項である」（審決謄本７頁下から第３段落）ことは，原告も認めるところであるから，引用例１の作業器具を，上記周知のトップハンドル型作業器具のように，ケーシングの上方にその長手方向に向いて配置されケーシングに固定された握り部を備えるトップハンドル型に換えることは，当業者が容易に想到することというべきである。
(2)　原告は，引用発明１の構成をトップハンドル型に換えることには阻害事由が存在する旨主張するが，この主張は，引用例１に示された例示的な実施形態を前提にして，これをそのままトップハンドル形式に適用することは当業者が想到し得ないとの趣旨に尽きるものである。しかしながら，引用発明１をトップハンドル型に変更しようとした場合，そのハンドル内の操作部材の配置，器具を操作する操作要素から調整手段までの伝達システムに関して，トップハンドル型の構成に適した変更を行うことは，当業者であれば当然に考えることというべきである。原告は，引用発明１をトップハンドル型に変更しようとした場合の技術的困難性を具体的に主張しておらず，また，上記(1)のとおり，トップハンドル型が作業器具の形態として周知であることからすれば，ハンドル内の操作部材の配置や伝達システムをトップハンドル型に応じたものに変更することが特段の技術的困難を伴うと考えるべき理由もない。
(3)　そうすると，審決が，「引用発明１において，周知のトップハンドル型作業器具のように，握り部をケーシングの上方にその長手方向に向いて配置し，当該ケーシングに固定することを妨げる特段の事情も見当たらない。また，周知のトップハンドル型作業器具に，引用発明１のハンドル５（握り部）の取り付け態様以外の技術思想を適用することを妨げる特段の事情も見当たらない」（審決謄本７頁下から第２段落～８頁第１段落）として，相違点イに係る本願発明の構成を当業者が容易に想到することができるものと判断したことは，相当というべきであり，審決の上記判断に誤りがあるということはできない。したがって，原告の取消事由１の主張は理由がない。
２　取消事由２（相違点ロの判断の誤り）について


(1)　原告は，操作部材の取り付け態様に関する相違点ロに係る構成について，「引用発明１をトップハンドル型に変更した際，当業者が必要に応じて操作部材に係る周知の技術的事項に基づいて容易に想到することができた」（審決謄本９頁第２段落）とした審決の判断は，誤りであると主張する。相違点ロに係る本願発明の構成は，操作部材が作業器具の握り部の前方端部分で支承され，握り部スリーブから突出する操作レバーを有するというものであり，相違点ロに関する審決の判断の要旨は，①相違点ロに係る構成の技術的意義は「始動装置（１０）の操作レバー（３１）を，保持する手の親指によって取り扱うことができる」ようにすることにある，②「握り部に保持する手の親指によって取り扱うことができるように複数の操作部材を設けること」は周知の技術的事項である，③引用例１においてトップハンドル型に変更した後の握り部分９に，本願発明の「複数の操作部材」に相当する，ガスレバー６及びガスストッパレバー８（注，これらは引用発明１の握り部分９に設けられている。）に加えて，選択部材１６を設けることが排除されているとか技術的に困難である等の事情もない，④したがって，引用例１において，選択部材１６をトップハンドル型に変更した後の握り部に設けることも，当業者が容易に想到し得たことである，というものである。(2)　そこで，審決のした上記判断について検討すると，まず，引用発明１をトップハンドル型の構成とすることの容易想到性については既に判断したとおりであり，また，「握り部に保持する手の親指によって取り扱うことができるように複数の操作部材を設けること」が周知の技術的事項であることは，原告において争っていないから，相違点ロに係る構成の容易想到性の有無は，引用発明１の構成をトップハンドル型に変更し，操作部材を手の親指によって操作可能にしようとした場合に，これを困難とする事情が存在するか否かという点に集約される。確かに，引用例１に示された具体的構造は，後方ハンドル形式で気化器を後方から操作するようになっている関係上，セレクタレバー１６が気化器とガスレバー６の中間に配置されているが，これをトップハンドル型に変更した場合には，セレクタレバー１６を親指で操作可能とするために，本願発明の握り部（５）の前方端部分（６）に相当する位置に配置する形となることは，自然の成り行きである。さらに，本願発明のように，握り部（５）の前端部付近にスロットルレバー（１６）と操作レバー（３１）を配置してハンドル後端部付近の気化器（３）の絞りレバー（１２）及びチョークレバー（２２）を独立して操作する場合（このようにすること自体は，適宜設計事項の範囲内というべきである。），本願発明のように，リンク機構によってレバーの回転運動を直線運動に変換し，この運動を２本のリンクロッド（１５），（２５）を介してハンドル後端へ伝達することも，いわば必然的な機構であるということができる。そして，これらのことは，リンク機構やワイヤー機構が遠隔操作手段として慣用のものであることからすれば，当業者が格別の工夫を要することなく実現し得ることが明らかというべきである。(3)　原告は，引用例１の例示的な実施形態では，ガスレバー６のためのガス操作桿４と，選択部材１６のためのシャフト１５や作動桿３１／調整部材３２とが互いに少なくとも直角に配置され，このような事実によって大きな構成空間を必要とするため，握り部に設けることはできないと主張するが，引用例１に示された特定の実施例の配置態様を変更することの容易性をいうものにすぎないから，上記判断を左右するものではない。
(4)　以上のとおり，相違点ロに係る本願発明の構成は，当業者が容易に想到し得たものというべきであって，これと同旨の審決の判断に誤りはない。したがって，原告の取消事由２の主張は理由がない。
３　取消事由３（相違点ハの判断の誤り）について
(1)　原告は，審決が，ロックのために係止する部材に関する相違点ハに係る構成について，「引用発明１をトップハンドル型に変更した際，当業者が必要に応じて係合に係る周知の技術的事項に基づいて容易に想到することができた」（審決謄本９頁第５段落）とした判断は，誤りであると主張する。(2)　そこで検討すると，引用例１（甲３）には，「ガス操作桿４は特に第２，３図が示す如く，屈撓したかつクランク状に曲げられた部分１３を有し，この部分においてガス操作桿は調整部材１４と共働し，調整部材は第２，３図による実施型においては軸１５の回りを旋回可能な調整レバーとして形成されている。その旋回軸１５がガス操作桿の部分１３にほゞ平行に，ならびに軸２と７に対してもほゞ平行に位置している調整部材１４はセレクタレバーの形の選択部材１６を経て調整可能であり・・・」（４頁右上欄第２段落～～左下欄第１段落），「スターターレバー１７の前述の角度範囲はセレクタレバー１６の熱間スタート位置と冷間スタート位置との間のセレクタレバーの調節範囲に相当し，・・・」（４頁左下欄昀終段落）との記載がある。


一方，本件明細書（甲２添付）には，「切換シャフト（２７）と共に，スロットルレバー（１６）の近傍の平面で切換シャフト（２７）の端部（３０）に向いたスロットルレバーの側に位置した止めカム（３７）が回動する。止めカム（３７）の回動面に突出するスロットルレバー（１６）のノッチノーズ（３８）は，当該ノッチノーズ（３８）と止めカム（３７）の付属外面に備えられたノッチ溝（３９）とによって形成される掛金部の対抗要素を形成する。図４に示されるように，スロットルレバー（１６）が部分的に押圧された場合に，ノッチノーズ（３８）とノッチ溝（３９）との間の掛け金が可能であり，それによって内燃機関の暖気始動のための始動スロットル位置が調整される。この暖気始動位置の場合，本質的に絞り弁は始動位置に回動され，一方チョーク弁は著しく開口位置に位置するか，部分開口位置を占める」（【００１７】，注，符号に（　）を付記）との記載がある。上記各記載を対比すると，引用例１の調整部材１４とガス操作桿４の係合関係（図６）と本願発明の操作部材（２６）とノッチ要素（３７，３９）の係合関係は，いずれもチョークを作用させた場合の冷間スタート時の機械のスロットル開度を規定する機構として共通している。そして，引用例１においては，ガスレバー６と調整部材１４は離隔していることから，上記係合関係をガス操作桿４の途中の部分に配置したものであるが，両者が仮に近接した位置関係にあるのであれば，本願発明のように操作部材（２６）を直接係止すればよいことは，当業者にとって自明の技術的事項である。引用例１の，「示された実施例とは異って，合理的方法による形成法においては，調整部材は直接ガスレバーと共働するかまたは選択部材は同時に調整部材でありかつガス操作桿とまたは直接ガスレバーと共働する」（４頁左下欄第２段落）との記載は，上記係合関係を本願発明と同様にスタータレバーに一体に形成することが可能であることを示唆しているものと認められる。(3)　そうすると，審決における「調整部材１４を引用発明１の実施例のように『ガスレバー６』と離間させる必要がない場合，『ガスレバー６』での上記対抗要素と異なる個所の対抗要素を調整部材１４と係合する部分として用いることは，当業者にとって格別困難な点はない」との判断は，相当であって，原告の主張するような誤りはないというべきである。したがって，原告の取消事由３の主張は理由がない。
４　取消事由４（相違点ニの判断の誤り）について
(1)　原告は，リンケージの態様に関する相違点ニの構成について，審決の，「相違点ニに係る本願発明の構成要件は，上記相違点イないしハに係る本願発明の構成要件に伴って，必然的に生じるものであると認められ，該相違点イないしハに係る本願発明の構成要件がいずれも当業者にとって容易に想到することができたものであることは，前示のとおりであるから，同様の理由により，当業者にとって容易に想到することができた」（審決謄本９頁下から第３段落）との判断は，誤りであると主張する。
しかしながら，引用発明１をトップハンドル型にする場合に，セレクタレバー１６を親指で操作可能な位置（本願発明の握り部（５）の前方端部分（６）付近に相当する位置）に配置することが当業者にとって容易に想到し得た事項であることは，上記２判示のとおりである。そして，後方ハンドル形式の引用発明１においては，気化器を後方から操作する関係上，セレクタレバー１６（操作レバー（３１））が配量装置（気化器）とガスレバー６（スロットルレバー（１６））の中間に配置されているが，これをトップハンドル形式とし，ハンドルの前端部付近にガスレバー（スロットルレバー）とセレクタレバー（操作レバー）を配置し，ハンドル後端部付近の配量装置（気化器）に絞りレバー（１２）とチョークレバー（２２）を設けてこれを独立して操作する場合，リンク機構によってレバーの回転運動を直線運動に変換し，この運動を２本のリンクロッド（１５），（２５）を介してハンドル後端へ伝達することも，いわば，必然的な機構であるということができる。そして，その場合，使用者はハンドル部を把持してチェーンソーを保持するものであるから，ハンドル部は手で保持しやすい形状で長手方向に延在するものとなり，また，２本のリンクロッドは必然的に平行にその内部を貫通するように配置されることとなる。
(2)　そうすると，相違点ニに係る構成は，引用発明１の機構をトップハンドル型に適用する際には必然的に採用される構成であると認められるから，「相違点ニに係る本願発明の構成要件は，上記相違点イないしハに係る本願発明の構成要件に伴って，必然的に生じるものであると認められ」とした審決の判断に，誤りはない。したがって，原告の取消事由４の主張は理由がない。５　以上のとおり，原告主張の取消事由は，いずれも理由がなく，他に審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。
よって，原告の請求は理由がないから棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所知的財産第２部
裁判長裁判官　　　　　篠　　原　　勝　　美
裁判官　　　　　古　　城　　春　　実
裁判官　　　　　岡　　本　　　　　岳


主　　　　　　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
被告は，名古屋市及び岡崎市を除く愛知県内に在勤する愛知県職員に対して調整手当を支給してはならない。
第２　事案の概要
本件は，愛知県の住民である原告が，愛知県職員に対して給料の月額等に１００分の１０を乗じた額の調整手当を一律に支給することは，地方公務員法２４条第３項又は地方自治法２０４条２項に反して違法であると主張して，地方自治法２４２条の２第１項１号に基づき，被告に対し，同手当を名古屋市及び岡崎市を除く愛知県内に在勤する愛知県職員に支給することの差止めを求めた住民訴訟である。１　前提事実（争いのない事実及び証拠によって容易に認定できる事実等）
(1)　当事者
原告は，愛知県（以下，単に「県」ともいう。）の住民である。被告は，愛知県知事として，県を統轄し，その事務を管理・執行している（地方自治法１４７条，１４８条）。
(2)　愛知県における「職員の給与に関する条例（昭和４２年３月２４日愛知県条例第３号。以下「本件条例」という。乙４）」の抜粋（趣旨）１条　この条例は，地方公務員法（略）第２４条第６項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（略）第４２条の規定に基づき，県の職員並びに市町村立学校職員給与負担法（略）第１条及び第２条に規定する職員（以下「職員」という。）の給与に関する事項を定めるものとする。
（給与の種類）
２条　職員に支給する給与の種類は，給料，扶養手当，調整手当，住居手当，初任給調整手当，通勤手当，単身赴任手当，特殊勤務手当，特地勤務手当（略），へき地手当（略），時間外勤務手当，宿日直手当，管理職員特別勤務手当，夜間勤務手当，休日勤務手当，管理職手当，期末手当，勤勉手当，期末特別手当，寒冷地手当，特定任期付職員業績手当，任期付研究員業績手当，義務教育等教員特別手当，定時制通信教育手当，産業教育手当，農林漁業改良普及手当，災害派遣手当及び退職手当とする。
（調整手当）
９条の２　調整手当は，民間における賃金，物価及び生計費が特に高い地域で人事委員会規則で定めるものに在勤する職員に支給する。その地域に近接し，かつ，民間における賃金，物価及び生計費に関する事情がその地域に準ずる地域に所在する公署で人事委員会規則で定めるものに在勤する職員についても，同様とする。
２　調整手当の月額は，職員の給料の月額，扶養手当の月額及び管理職手当の月額の合計額に，次の各号に掲げる区分に応じて，当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
一　甲地　百分の六（人事委員会規則で定める地域及び公署にあっては，　　　　百分の十）
二　乙地　百分の三
３　前項の甲地及び乙地は，人事委員会規則で定める。９条の３　前条第２項第１号の人事委員会規則で定める地域及び公署以外の地域及び公署に在勤する医療職給料表(一)の適用を受ける職員には，当分の間，同条の規定にかかわらず，当該職員の給料の月額，扶養手当の月額及び管理職手当の月額の合計額に百分の十を乗じて得た月額の調整手当を支給する。９条の４第９条の２第１項の人事委員会規則で定める地域若しくは公署に在勤する職員がその在勤する地域若しくは公署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する公署が移転した場合において，当該異動若しくは移転（略）の直後に在勤する地域若しくは公署に係る調整手当の支給割合（略）が当該異動等の日の前日に在勤していた地域若しくは公署に係る調整手当の支給割合に達しないこととなるとき，又は当該異動等の直後に在勤する地域若しくは公署が同条第１項の人事委員会規則で定める地域若しくは公署に該当しないこととなるときは，当該職員には，前条の規定により調整手当を支給される期間を除き，第９条の２の規定にかかわらず，当該異動等の日から３年を経過するまでの間，当該異動等の日の前日に在勤していた地域又は公署に在勤するものとした場合に同条の規定により支給されることとなる調整手当（略）を支給する。ただし，当該職員が当該異動等の日から３年を経過するまでの間にさらに在勤する地域又は公署を異にして異動した場合その他人事委員会の定める場合における当該職員に対する調整手当の支給については，人事委員会の定めるところによる。
（調整手当の特例）
附則７項（以下「本件附則」という。）職員には，当分の間，第９条の２から第９条の４までの規定にかかわらず，職員の給料の月額，扶養手当の月額及び管理職手当の月額の合計額に１００分の１０を乗じて得た額を月額とする調整手当を支給するものとし，その支給方法は，人事委員会規則で定める。
(3)　被告による調整手当の支給
ア　被告は，本件附則に基づき，毎月，愛知県職員に対して給料の月額等に１００分の１０を乗じた額の調整手当を一律に支給している（以下，そのうち，名古屋市及び岡崎市以外の愛知県内に勤務する職員に対する調整手当の支給を「本件支給」という。）。
イ　愛知県の平成１４年度決算における人件費（特別職に支給される給料，報酬等を含む。）の総額は約７６４１億円（１億円以下四捨五入。以下同じ。）であり，歳出に占める割合は３５．５パーセントである。また，平成１５年度普通会計予算における職員給与費総額は約５９８７億円であり，そのうち，給料総額は約３４４２億円，職員手当総額は約９５９億円，期末・勤勉手当総額は約１５８７億円である（甲１１）。そして，調整手当の支給総額は，平成１５年度最終予算額では，一般会計ベースで約３５７億円となる見込みである。また，調整手当は，期末・勤勉・期末特別手当，超過勤務手当の算定の基礎に算入されており，その影響額は約１５０億円となる見込みである（甲１）。
(4)　国家公務員の調整手当