)被告は，分割出願の当初明細書（乙６の２。以下「本件分割出願当初a明細書」という）の記載を根拠に，本件特許発明の構成要件Ｄの「ル。イス酸抑制剤」は，セボフルランに溶解し，均質な麻酔薬組成物の一成分となり得る物質に限定して解釈すべきであると主張する。しかし，本件分割出願当初明細書及び本件明細書においては「ルイ，ス酸抑制剤」は「ルイス酸の空軌道と相互作用し，それによりその酸の潜在的な反応部位を遮断するあらゆる化合物」と明確に定義されており（本件明細書の【００２６，ルイス酸抑制剤をセボフルランに溶解】）する物質とは限定していない。そもそも，本件特許発明の本質は，セボフルランの保存容器内にルイス酸抑制剤を被覆することによって，容器内壁に存在するルイス酸を中和してセボフルランの分解を抑制することにある。したがって，ルイス酸抑制剤が容器内壁表面のルイス酸と接触して中和することが重要なのであって，セボフルランに溶けるか否かは問題ではない。
被告は，本件分割出願当初明細書に記載されたルイス酸抑制剤は麻酔薬組成物を構成するものであったと主張する。しかし，上記の本件特許発明の本質及び本件分割出願当初明細書全体の記載に鑑みれば，分割出願の当初明細書の段階において「ルイス酸抑制剤」が麻酔薬組成物を構成するものに限っていたと解釈することはできない。例えば，本件分割出願当初明細書【００３０】には「容器をルイス酸抑制剤で洗浄また，はすすぎ洗い…」と記載されており「容器をルイス酸抑制剤を含有す，る麻酔薬組成物で洗浄またはすすぎ洗い…」とは記載されていない。)仮に，被告の主張するように，ルイス酸抑制剤が均質な麻酔薬組成物bの一成分となり得るものに限定されるとしても，被告製品に用いられているエポキシフェノリックレジンは均質な麻酔薬組成物の一成分となり得るからルイス酸抑制剤に当たる。
すなわち，被告は「全体として均質」とは，例えば，コンクリートの，，，，ように   セメント砂利砂が固定して散在したようなものであっても対象物全体では均質とみることができることをいうと主張している（乙１３。そうすると，ルイス酸抑制剤が麻酔薬組成物に溶解しなければ）ならないものではない。そして，被告製品に用いられたエポキシフェノリックレジンは粉末の状況によってはセボフルランに添加した場合に乙１３にいう「全体として均質」なものになり得る（検甲１－１，甲４１－１。）
また，被告製品に用いられているエポキシフェノリックレジン（検甲１－１，甲４１－１）は，被覆工程においては溶媒（検甲２－１ないし検甲２－５，甲４２－１ないし甲４２－５）に溶解した溶液の状態であるエポキシフェノリックレジンラッカー（検甲１－２，甲４１－２）であり，容器内壁のルイス酸と接触してルイス酸を中和する（甲４０の７項。）
)仮に，被告主張のとおり，ルイス酸抑制剤が麻酔薬に溶解するものにc限定されると解釈した場合であっても，被告製品に用いられているエポキシフェノリックレジンラッカー（検甲１－２，甲４１－２）及びそれを構成する各溶媒（検甲２－１ないし検甲２－５，甲４２－１ないし甲４２－５）はセボフルランに溶解するから，本件特許発明のルイス酸抑制剤に当たる。
)なお，本件分割出願当初明細書には，ルイス酸抑制剤をセボフルランdに「添加」する旨記載されており，仮に「添加」という文言に着目し，て「ルイス酸抑制剤」がセボフルランに添加することによってルイス，酸を抑制する物質に限られると解釈した場合であっても，被告方法の構成ｄの「エポキシフェノリックレジン」ないし「エポキシフェノリックレジンのラッカー」は本件特許発明の構成要件Ｄの「ルイス酸抑制剤」に当たる。
本件において被告製品に用いられているエポキシフェノリックレジン，そのラッカー及び各溶媒が，いずれもセボフルランに添加した際，ルイス酸抑制効果を奏することが実証されている。
)以上から，本件特許発明の構成要件Ｄの「ルイス酸抑制剤」は麻酔薬e組成物の一成分になり得る物質に限定されるとの被告の主張は理由がない。
イ被告
本件分割出願当初明細書（乙６の２）の特許請求の範囲の請求項１ないし６及び発明の詳細な説明に記載された「ルイス酸抑制剤」には，セボフルランに不溶性の固体で，麻酔薬組成物の一成分とならないものは含まれない。
すなわち，本件分割出願当初明細書（乙６の２）の請求項１は，ルイス酸抑制剤が麻酔薬組成物の一つの成分であることが明記されており，麻酔薬組成物は液体である。そして，一般的には組成物においてその成分は均質に存在することが必要であるから（乙１３，均質な麻酔薬組成物の一）成分とはなり得ない不溶性の材料はルイス酸抑制剤に含まれ得ない。同請求項２で列挙されているルイス酸抑制剤はいずれもセボフルランに可溶で，。ありセボフルランと混合されて麻酔薬組成物の一成分となるものである同請求項３及び４においてはルイス酸抑制剤が麻酔薬組成物を調製する方法においてセボフルランに添加されるものであることが記載されている。同請求項５及び６においては「麻酔薬組成物」の用語は用いられていな，いものの，ルイス酸抑制剤をセボフルランに添加することが記載されている。
また，本件分割出願当初明細書の発明の詳細な説明には次のような記載がある。
【００１０「本発明は，そこに有効な安定化量のルイス酸抑制剤が付】加された…安定な麻酔薬組成物に関する。…本組成物は，ルイス酸抑制剤をフルオロエーテル化合物に加えることにより，またはフルオロエーテル化合物をルイス酸抑制剤に加えることにより，あるいは容器をルイス酸抑制剤で洗浄した後，フルオロエーテル化合物を加えることにより調製することができる」。
【００２６「また，本発明の麻酔薬組成物は生理学的に許容可能なあ】らゆるルイス酸抑制剤を本発明の組成物に使用することができる」。【００３０「本発明の組成物は様々な方法で調製することができる。】ある局面では，先ずガラス製ボトル等の容器をルイス酸抑制剤で洗浄またはすすぎ洗いした後，…その容器を部分的に乾燥させてもよい。フルオロエーテルを容器に付加した後，その容器を密封する」。【００３１「別の局面では，フルオロエーテル化合物を容器に充填す】る前に，乾燥した容器にルイス酸抑制剤を加える。ルイス酸抑制剤を加えた後，その容器にフルオロエーテル化合物が付加される。代替的に，既にフルオロエーテル化合物を含有している容器にルイス酸抑制剤を直接加えてもよい」。
【００３２「更に別な局面では，フルオロエーテル化合物が充填され】ている容器にルイス酸抑制剤を湿潤条件下で加えてもよい。例えば，水分が容器内に蓄積するだけの充分な時間の間，容器を湿潤チャンバー内に置くことにより，フルオロエーテル化合物が充填された容器に水を加えることができる」。


【００３３「ルイス酸抑制剤は製造プロセスのあらゆる適切なポイン】トで本組成物に加えることができ，例えば，５００リットル入り出荷容器等の出荷容器に充填する前の昀終製造ステップで加えることもできる。適当な量の本組成物をその容器から分注し，当産業分野で使用するのにより好適なサイズの容器，例えば２５０ｍＬ入りガラス製ボトル等の容器に入れて包装することができる。更に，適量のルイス酸抑制剤を含有する少量の本組成物を用いて容器を洗浄またはすすぎ洗いし，容器に残っている可能性のあるルイス酸を中和することができる。ルイス酸を中和したら容器を空にし，その容器に付加量のフルオロエーテル化合物を加え，容器を密封してもよい」。
さらに，本件特許発明出願手続のいずれの段階においても明細書の実施例に記載されたルイス酸抑制剤は，麻酔薬組成物の一成分になり得る水であった。
このように，本件特許発明におけるルイス酸抑制剤は，麻酔組成物の一成分となり得るものに限定されるから，被告製品のエポキシフェノリックレジンのように麻酔薬組成物の一成分とならない不溶性の材料は含まれない。被告方法の構成ｄにおいて用いられているエポキシフェノリックレジンがセボフルラン中に浸出しないことは乙８のＡの宣誓供述書（以下「乙８宣誓供述書」という。１９及び２０頁）並びに米国イリノイ州北部地方（。「」   。）裁判所事件番号０１－Ｃ－１８６７以下   本件米国関連訴訟というにおける原告ら側証人であるロジャーズの証言（乙１４）から明らかである。
なお，被告方法の構成ｄで用いられているエポキシフェノリックレジンは，容器内壁に塗布される時点においては液体（ラッカー）であるが，当該ラッカーは，容器内に麻酔薬組成物が貯蔵される前に既に固化して内壁に固定されており，不溶性になるのであって，麻酔薬組成物の一成分にはなり得ないから本件特許発明のルイス酸抑制剤とはいえない。()争点２－３（被告方法の構成ｄの「エポキシフェノリックレジンのラッ3カー」がルイス酸抑制効果を有するか）について
ア原告ら
)エポキシフェノリックレジンの化学構造についてa被告は，エポキシフェノリックレジンは，ルイス酸抑制効果を有しない旨主張する。しかし，エポキシフェノリックレジンはＣ＝Ｏ，Ｃ－ＯＨ，Ｃ－Ｏ－Ｃ基を有しており，これらの基がルイス酸抑制効果を有することは学問的にも，原告らの実験結果からも明らかである（甲２３，２４。）
被告は，上記の基を有する化合物であっても基周辺に存在する化学構造によって反応性が変動し得る旨主張する。原告らもこのような一般論を否定するものではない。しかし，周辺の構造によって反応性の強弱に変動があったとしても，反応性が喪失されるわけではない。被告は，具体的にエポキシフェノリックレジンにおいて反応性を低下させるような化学構造が存在するのか，仮にそのような構造があったとして，反応性が喪失されるのかについては全く述べていない。
)エポキシフェノリックレジンがルイス酸と接触する回数についてb被告は，被告方法の構成ｄで用いられるエポキシフェノリックレジンは固体であるからその分子は水分子のように自由に動くことができず，一定の時間内にエポキシフェノリックレジンの置換基がルイス酸と接触する回数は，本件明細書で実施例として記載されている水がルイス酸と接触する回数と比べて極めて少ないと主張する。
しかし，まず，本件特許発明の主要な効果は，容器内壁表面のルイス酸によるセボフルランの分解に対する抑制効果であって，セボフルラン中に存在するルイス酸によるセボフルランの分解に対する抑制効果ではないから，セボフルラン中に添加したエポキシフェノリックレジンとルイス酸との接触回数は主要な問題ではない。本件特許発明の主要な効果からすれば，エポキシフェノリックレジンと容器内壁表面のルイス酸との接触が問題である。そして，被告方法の構成ｄにおいては，被覆の工程においてエポキシフェノリックレジンは溶媒に溶かされてエポキシフェノリックレジンラッカーとして容器内壁表面に液体の状態で被覆され，容器内壁表面に接触するのであるから，被告方法においてエポキシフェノリックレジンが容器内壁表面のルイス酸と接触する回数はルイス酸抑制作用を奏するのに十分といえる。
)被告方法に用いられているアルミニウム容器との関係についてc被告は，被告方法に用いられているアルミニウム容器はセボフルランを分解するルイス酸ではないから，ルイス酸抑制剤で被覆する必要性がなく，エポキシフェノリックレジンはルイス酸抑制効果を奏していない旨主張する。
しかし，本件特許発明にいう「容器」はガラス容器に限定されるものではなく，被告方法において用いられているアルミニウム容器も，ルイス酸を含有しているのであるから，これにルイス酸抑制剤を被覆することによってルイス酸抑制作用を奏するものである。被告方法の容器材料であるアルミニウムは，空気中の酸素と接触することによってその表面に酸化アルミニウムを形成し，酸化アルミニウムが活性化した場合には強力なルイス酸となる。
本件特許発明の作用効果は，悪条件が重なったために存在し得るルイス酸に対する万一の場合に備えての予防的なものであるところ，アルミニウム容器を被覆なしで用いることは酸の混入等の悪条件下においては非常に危険であり，被告方法においては構成ｄにおいて容器内壁をエポキシフェノリックレジンで被覆しておくことでルイス酸とセボフルランが反応することを予防している（仮に，被告が主張するように実際にはルイス酸が残っておらず，問題が発生しない容器があったとしても，ルイス酸が存在し得る可能性がある以上，問題が発生しない容器も含めた全容器を対象としてその内壁をあらかじめルイス酸抑制剤で被覆しておくことがこの問題の発生を予防する上では好都合であり，これこそが，本件特許発明の意図するところである。。）
)被告方法の構成ｄの「エポキシフェノリックレジンラッカー」の溶媒d
について
甲３６の実験成績証明書（以下「甲３６証明書」という）の実験に。よれば，被告方法に用いられているエポキシフェノリックレジンの溶媒（，に用いられている４－ヒドロキシ－４－メチルペンタノン検甲２－１甲４２の１，ｎ－ブタノール（検甲２－２，甲４２の４，２－（２））－ブトキシエトキシ）エチルアセタート（検甲２－３，甲４２の３，）イソホロン（検甲２－４，甲４２の４，ベンジルアルコール（検甲２）－５，甲４２の５）の各溶媒をセボフルランに添加すると，添加しない場合よりセボフルランの分解によって生じるＨＦＩＰ，Ｐ１，Ｐ２の量が低下している。このことからすれば，上記各溶媒は，ルイス酸抑制効果を有するといえる。
なお，被告は，溶媒がセボフルランに溶出しない点を指摘する。しかし，本件特許発明の主要な効果は容器内壁を被覆することによって容器内壁表面のルイス酸によるセボフルラン分解を抑制することにあるから，ルイス酸抑制剤が容器内壁表面を一旦中和した後，セボフルラン中に溶出するか否かは関係がない。


さらに，原告らは甲４７の実験成績証明書の実験を行い，被告方法に用いられているエポキシフェノリックレジンのラッカーについてセボフルランに添加すると添加しない場合よりセボフルランの分解によって生じるＨＦＩＰ，Ｐ１，Ｐ２の量が低下することを実証している。
)乙８宣誓供述書の実験結果についてe
①被告の提出する乙８宣誓供述書の実験結果は，エポキシフェノリックレジンを被覆したために，容器内壁のルイス酸を抑制する効果は生じたが，当該容器に供与するセボフルランにルイス酸を多量に添加したことによって，容器内壁のルイス酸ではなくセボフルランに添加したルイス酸によって分解が生じたものであって，エポキシフェノリックレジンを容器内壁に被覆することによって本件特許発明の効果を奏しないことを根拠づけるものではない。
乙８宣誓供述書の証拠Ｂの実験では，エポキシフェノリックレジンの被覆が損傷された検体においてもセボフルランの分解が生じなかった旨記載されている。しかし，これは，一旦エポキシフェノリックレジンのラッカーを被覆したことにより容器内壁が化学的に中和されたため，その後に物理的に被覆を損壊したことによって影響が生じていないか，あるいは，エポキシフェノリックレジンが損傷されてもその周囲にエポキシフェノリックレジンが存在しているためにセボフルランが分解しなかったものと考えられる。
乙８宣誓供述書の作成者である被告の関連会社である米国法人バクスターヘルスケヤーコーポレーション（以下「米国バクスター」という）の所有権プロジェクト経営部長Ａ自身が，電子メールにお。いて「フェノリックレジンは，セボ（フルラン）よりも強い電子供与性を持つエーテル結合を含んでおり，ルイス酸と優先的に結合してルイス酸をある程度不活性化させるだろう」とコメントしている（甲２５。）
また，米国バクスターが，本件特許権の関連特許である米国特許ＵＳ５９９０１７６の技術的範囲が問題となった米国関連訴訟のトライアル後第１弁論趣意書（甲１１の１）において，エポキシフェノリックレジンがルイス酸抑制剤であることを認めている。
②むしろ，乙８宣誓供述書や乙８宣誓供述書の基になったＡの実験ノート（甲１７，以下「甲１７ノート」という）によれば，アルミニ。ウム容器（エポキシフェノリックレジンで被覆されていないアルミニウム容器を用いたサンプル）はセボフルランの分解を生じさせるものであることが明らかである。
すなわち，乙８宣誓供述書の証拠Ｈの表３，４の２０５７３－６６－５，同６９－４（エポキシフェノリックレジンで被覆されていないアルミニウム容器を用いたサンプル）では，検体のｐＨが４．０３又は４．４２であり，被告製品の規格になっている５．０ないし７．５の範囲（甲２６）に入っていないから，当該検体においては，セボフルランが分解されていることが分かる。これに対し，乙８宣誓供述書の証拠Ｇの表５のボトルナンバー１９ないし２１（エポキシフェノリックレジンで被覆されたアルミニウム容器を用いたサンプル）では，検体のｐＨがいずれも５以上であるから，当該検体においては，セボフルランが分解されていないことがわかる。
被告はｐＨの異常値は酸性の不純物が混入したためである旨主張する。しかし，乙８宣誓供述書の他のアルミナを加えないエポキシフェノリックレジン被覆容器においてはかかるｐＨの異常値は観察されておらず，被覆されていないアルミニウム容器群でのみ観察されたｐＨの低下を不純物の混入のせいであるとする主張は，被告に都合の良い憶測でしかなく，証拠に基づかないものである。
さらに，乙８宣誓供述書の基になったＡの甲１７ノートのＢ０１６１６６の実験２０５７３－９４－５及び２０５７３－９４－６では，セボフルランにルイス酸を添加しない場合でも，アルミニウム容器において５５℃の状態に１４４時間おくとｐＨがそれぞれ３．０２及び３．００となり，Ｐ１（ルイス酸によるセボフルランの分解が生じたときに発生する不純物）が０．１４生じているから，ルイス酸によりセボフルランが分解されていることが分かる。これに対し，同頁の２０５７３－９４－１及び２０５７３－９４－２では，ガラス容器で上記アルミニウム容器と同じ条件下で実験を行った場合，ｐＨがそれぞれ７．２４及び７．１３と中性を示し，Ｐ１が０ないし実質的に０に近い数字であるから，ルイス酸によるセボフルランの分解はない。)原告らの実験結果（甲２３，甲３１，甲３２の各実験成績証明書。以f下「甲２３証明書」などという）について。
原告らは，甲２３証明書において，被告が被告方法に用いているエポキシフェノリックレジンと同じビスフェノールＡ型エポキシ樹脂の骨格を有する旭電化工業株式会社製のエポキシフェノリックレジン粉末がセボフルランの分解を抑制することを立証している（甲２３。）被告は，上記実験の効果は，エポキシフェノリックレジンと共に混入し得た水，溶媒や製造原料であるビスフェノールＡ等のルイス塩基としての性質を有する不純物によるものであると主張する。そこで，原告らは，さらに，甲３１及び甲３２証明書において，水，溶媒等について配慮した実験を新たに実施し，エポキシフェノリックレ（，，）。ジンによるセボフルラン分解抑制効果を確認した甲３１   ３２３４甲３２証明書で用いたエポキシフェノリックレジンは，被告製品において用いられているものと同一メーカーのものである。
被告は，原告らが，甲２３証明書の実験に対する被告の指摘を回避した実験を行ったところ，当該実験に対して極めて些細な点をあげつらうことで当該実験を不適切であると主張するが，この点に関する被告の主張が当を得ていないことについては甲４０の陳述書のとおりである。特，，に甲３１及び甲３２証明書で使用された樹脂が粉砕されていたために樹脂がセボフルラン中を動き回り実験で使用された活性化されたアルミナに自由に付着してアルミナの表面を物理的にふさいだことによって効果を奏した可能性がある旨の被告の指摘は，固体樹脂と固体アルミナ間の隙間に，液体であるセボフルランが存在しないという主張であって科学的常識に反するものである。また，ｐＨに関する記載は，乙８宣誓供述書の証拠Ｈ，甲１７ノートに関する被告の主張から大きく変遷した矛盾する主張である。
原告らの行った実験によれば，酸化アルミニウムはルイス酸である以上，その強弱にかかわらずルイス塩基と反応する（甲１５，３８。ま）た，酸化アルミニウムは熱や酸によって一層活性化し，強力なルイス酸（）。，，作用を発揮する乙１０の２１項   このようにアルミニウム容器はガラス容器以上にセボフルランの分解を生じさせることが明らかである。
)本件米国関連訴訟についてg


被告は，本件米国関連訴訟の地裁判決において，あたかも「エポキシフェノリックレジンがルイス酸を抑制しない」と判断されたかのように主張する。しかし，被告が当該主張の根拠としていると考えられる米国Thoseteststended   toshowthat   theepoxyphenolic地裁判決の判旨部分は「」なる記載である。上記記載部lineris,inpractice,not   aneffectiveinhibitor.分は「これらの実験がエポキシフェノリックライナーはなルイeffectiveス酸抑制剤では実際ないことを示す傾向にある」と判示しているのみである。被告らは「」を「貢献した」と訳しているが，より正確tendedtoな訳は「傾向にある」である。そして，この「」はまさしく，effective米国特許ＵＳ５９９０１７６において重要な争点となっているルイス酸による分解を阻止する有効な（）量のルイス酸抑制剤か否かのeffective関連での米国裁判官の判断を示すものである（米国特許ＵＳ５９９０１７６のクレームは「一定量のセボフルラン；及び，水，ブチル化ヒドロキシトルエン，メチルパラベン，プロピルパラベン，プロポホール，及びチモールから選択される，ルイス酸による分解を阻止する有効な量のルイス酸抑制剤を含む麻酔薬組成物」である。甲３９の１・２。した）がって，米国地裁判決の判決理由を正確に把握すればエポキシフェノリックレジンがルイス酸抑制効果を持ち，ルイス酸抑制剤であることを前提とした上でＵＳ５９９０１７６特許におけるルイス酸による分解を阻止する有効な（）量のルイス酸抑制剤とは証拠上認められないeffectiveと判示していることがわかる。米国地裁判決が，エポキシフェノリックレジンがルイス酸抑制剤であることを当然の前提としていることは，同判決が「エポキシフェノリックレジンが水等の特定された物質とのルイス酸抑制剤としての代替性につき予見可能であった」と判断していることからも明らかである。なお，被告が翻訳を付して強調する米国地裁判決３５頁１３行ないし１８行の引用箇所及び３６頁５行の引用箇所は，その前後の部分を読むと，裁判所の判断ではなく，争点を明らかにするなどのため，当事者の主張を引用している部分にすぎず，あたかも裁判所の判断であるかのように証拠提出するのはミスリーディングといわざるを得ない。
本件米国関連訴訟における，ＵＳ５９９０１７６特許においては「ルイス酸による分解を阻止する有効な量のルイス酸抑制剤」との限定が存在する。そして，本件米国関連訴訟においては，上記要件における「分解を阻止する」という点についてセボフルランの分解の結果発生する不純物の総量が３００ｐｐｍ以下までに阻止することと解釈された（乙１１の１６頁１３行ないし１６行，甲３７（２。したがって，本件米））国関連訴訟においては，被告製品に用いられたエポキシフェノリックレジンがルイス酸による分解を阻止する有効な量のルイス酸抑制剤か否かが重要な争点となり，エポキシフェノリックレジンについての当事者の主張，立証（実験）は主としてこの点についてなされたものである。これに対し本件特許発明においてはＵＳ５９９０１７６特許のようにセ，「ボフルランの分解を阻止する有効な量のルイス酸抑制剤」という限定はない。米国地裁判決の「これらの実験がエポキシフェノリックライナーはなルイス酸抑制剤では実際ないことを示す傾向にある」とのeffective判示部分は，ＵＳ５９９０１７６特許との関係で「ルイス酸による分解を阻止する有効な（）量のルイス酸抑制剤ではない」ことをいeffectiveっているにすぎない。
また，本件米国関連訴訟において問題となったＵＳ５９９０１７６特許では，ルイス酸抑制剤を水，ブチル化ヒドロキシトルエン，メチルパラベン，プロピルパラベン，プロポホール及びチモールの六つに限定しているため，エポキシフェノリックレジンがこれらの限定された六つのルイス酸抑制剤と均等か否かが問題になった。まず，ＵＳ５９９０１７６特許に関しては，特許請求の範囲は，当初単に「ルイス酸抑制剤」とされていたのを，米国特許庁の指摘を受けて上記六つに限定した経緯があった。米国地裁判決では，上記経緯について，エポキシフェノリックレジンは限定前のルイス酸の中に含まれていることを前提に限定前のクレームに含まれていたエポキシフェノリックレジンを限定後のクレームにおいて均等論を適用して再び包含されるというためには，まず，禁反言の観点からクレームを限定した時点において，当業者にとってエポキシフェノリックレジンによる代替が予見可能ではなかった必要があるとした（当業者にとって，エポキシフェノリックレジンが限定後の六つのルイス酸抑制剤と代替することが予見できたという場合には，それにもかかわらずクレームから除外した以上，均等論を適用して包含させるべきであるとの主張は禁反言である。その上で，米国地裁判決は，エ。）ポキシフェノリックレジンが限定前のルイス酸抑制剤に含まれることを前提に，クレーム限定時にエポキシフェノリックレジンによる代替が予見可能であったことを認定し，禁反言を適用して均等の主張を排斥した（乙１１の２９頁１３行以下，甲３７（３。上記のように，米国地））裁判決においては，エポキシフェノリックレジンはルイス酸抑制剤に含まれるものの，有効な（）量のルイス酸抑制剤ではないと判断effectiveしたものであって，エポキシフェノリックレジンをルイス酸抑制剤ではないと判断したわけではない。
イ被告
)エポキシフェノリックレジンの化学構造についてa原告らは，エポキシフェノリックレジンが，その分子中に電子供与性のあるＣ＝Ｏ，－ＯＨ，－Ｏ－基を有するから「ルイス酸の空軌道と，，」相互作用しそれによりルイス酸の潜在的な反応部位を遮断する化合物すなわち，ルイス酸抑制剤に当たると主張する。
しかし，エポキシフェノリックレジンは，上記の基を有してはいるものの，実際にはルイス酸抑制作用を有しない。上記の基を有する化合物であっても，その基の周辺に存在する化学構造，ルイス酸分子及びルイス塩基分子の電気陰性度や分極のしやすさなどによっても大きく変動する（甲１４。エポキシフェノリックレジンのように複雑な分子構造を）有する化合物はその一部の置換基のみによってその化合物の反応性が決まるものではない。
)エポキシフェノリックレジンがルイス酸と接触する回数についてb被告方法のエポキシフェノリックレジンは，本件明細書でルイス酸の代表例として記載されている水と異なり固体であるからその分子は水分子のように自由に動くことができず，一定の時間内にエポキシフェノリックレジンの置換基がルイス酸と接触する回数は，水がルイス酸と接触する回数と比べて極めて少ない。現実的な貯蔵時間の間にルイス酸との反応が検出可能なレベルに達しない（すなわち実質的に反応が起こらない）ことは十分にあり得ることである。
)被告方法に用いられているアルミニウム容器との関係についてc被告製品に用いられているアルミニウム容器はセボフルランを分解するルイス酸ではないから，ルイス酸抑制剤で被覆する必要性がない。このように，被告方法の構成ｄのエポキシフェノリックレジンはルイス酸抑制効果を奏していないのであって，構成要件Ｄのルイス酸抑制剤には当たらない。


ルイス酸には強いルイス酸と弱いルイス酸が存在するが（乙９，セ），。ボフルランの分解には充分に強いルイス酸が存在しなければならないアルミニウムの表面は，空気中の酸素と接触することにより酸化アルミニウムを生成し，この酸化アルミニウムはルイス酸の一種である。しかし，この酸化アルミニウムには水が混入するため，セボフルランを分解させるほど強いルイス酸ではない。酸化アルミニウムが強いルイス酸になるのは，特殊な処理により表面を活性化させた場合のみである（乙１０の２１項。甲１５の鑑定意見書も，上記のように特殊な処理により）表面を活性化させた酸化アルミニウムをルイス酸であると述べているものである。
原告らは，酸の混入等の悪条件が重なった場合に存在し得るルイス酸に備えての予防的な効果が本件特許発明の効果の一つであると主張する。しかし，本件明細書には「ガラス製容器中でのフルオロエーテルの分解は容器中に存在する微量のルイス酸によって活性化されるものと考えられる（甲１３【０００４）と記載されており，原告らが主張す」】るような予防的効果については記載されていない。
)被告方法の構成ｄの「エポキシフェノリックレジンラッカー」の溶媒d
がルイス酸抑制効果を有するかについて
原告らは，エポキシフェノリックレジンに用いられる溶媒もルイス酸抑制効果を有すると主張して甲３６証明書を提出する。しかし，甲３６証明書は，それぞれの溶媒の使用量すら明らかにしておらず不十分である。また，甲３６証明書のサンプルは，被告製品のエポキシフェノリックレジンを含んでいないから，被告製品のエポキシフェノリックレジンのラッカーと異なる組成物による実験である。いずれにしても，被告製品のエポキシフェノリックレジンにおいては，セボフルラン中に溶媒が溶出するようなことはないから（乙８宣誓供述書の証拠Ｉ，甲３６証）明書の実験は，被告製品中のエポキシフェノリックレジンのラッカーがルイス酸抑制剤として作用するか否かに関係がない。
)乙８宣誓供述書の実験結果についてe
エポキシフェノリックレジンラッカーがルイス酸抑制作用を有しないことは，乙８宣誓供述書に係る実験において，エポキシフェノリックレジンラッカーの被覆が損傷された容器においてもセボフルランの分解が生じていないこと（乙８宣誓供述書の証拠Ｂ）から明らかである。原告らは，乙８宣誓供述書はむしろアルミニウム容器がセボフルランの分解を生じさせることを示している旨主張し，Ａの甲１７ノートを提出して，アルミニウム容器はセボフルランを分解させる旨主張する。しかし，乙８宣誓供述書の証拠Ｈの表３，４の２０５７３－６６－５，同６９－４では，検体のｐＨが４．０３又は４．４２となっているが，これらの検体においてもセボフルランの含有量は９９．９９４％，９９．９９５％となっている。また，上記各検体と同条件で行われた実験である２０５７３－６６－４，２０５７３－６９－５の実験では，ｐＨ値は６．６６，６．７７と正常である。これらのことを総合すると，原告らが指摘する検体でｐＨ値が異常値を示したのは，セボフルランの分解が，。生じたからではなく酸性の不純物が混入したためであると考えられるまた，原告らは，乙８宣誓供述書の実験Ｂ及びＤについて被覆工程における処理で容器表面に存在するルイス酸を中和する作用効果が奏されているか，損傷したレジンの周囲のレジンにより作用効果が奏されるからエポキシフェノリックレジンラッカーの作用効果は否定されない旨主張する。しかし，容器には深い損傷が与えられているので表面からライナー層が除去されるだけでなく被覆工程の際に処理されなかった新たなアルミニウム金属が露出する（乙１２の宣誓供述書（以下「乙１２宣誓供述書」という）の１８項。また，損傷された領域付近のエポキシ。）フェノリックライナーの分子は容器に接着され，新たに露出されたアルミニウムから非常に離れた位置に固定されている。新たに露出されたアルミニウム表面とこの固定されたエポキシフェノリックライナーが相互作用することは不可能である（乙１２宣誓供述書の１９項。その他の）乙８宣誓供述書に対する原告らの指摘が誤りであることは，乙１２宣誓供述書の１３ないし２３項に記載されているとおりである。甲１７ノートについては，Ｂ０１６１６６の実験２０５７３－９４－５及び２０５７３－９４－６でルイス酸によりセボフルランが分解されているのは，アルミニウム容器からルイス酸が発生したためではなく，セボフルランに不純物が混入したためと考えられる。上記検体のセボフルランに不純物が混入したことは，甲１７ノートのＢ０１６１６６頁の２０５７３－９４－１３及び２０５７３－９４－１４においてルイス酸を発生するはずのないＰＴＦＥ（テフロン）の容器を用いてもセボフルランの分解が生じていることから明らかである。
原告らは，甲２５の電子メール（以下「甲２５メール」という）を。提出して，乙８宣誓供述書の実験を行ったＡが，電子メールにおいてフェノリックレジンがルイス酸抑制効果を有する旨記載していると主張する。しかし，Ａが甲２５メールを作成したのは，乙８宣誓供述書に係る実験を行う前である。Ａは，実験に基づいて乙８宣誓供述書の結論に至ったものである。
原告らは，被告のアメリカ関連法人である米国バクスターが，本件米国関連訴訟のトライアル後第１弁論趣意書（甲１１の１）において，エポキシフェノリックレジンがルイス酸抑制剤であることを認めたと主張する。しかし，上記趣意書は，本件特許とは異なる米国特許に関して均等論の不成立を議論しているものである「エポキシフェノリックレジ。ンの使用は，それがもしルイス酸抑制剤の潜在的な反応部位をブロックするよう作用する場合には，その範囲においては，クレーム範囲に包含され得るが…」という趣旨であって，エポキシフェノリックレジンがルイス酸抑制剤の潜在的な反応部位をブロックするよう作用する場合を仮定した議論である。
さらに，被告は，エポキシフェノリックレジンラッカーによる被覆なしのアルミニウム容器中で被告製品の安定化の実験を行った（乙１２宣誓供述書の証拠Ｊ。その結果，４０℃で１か月貯蔵した後にもセボフ）ルランは分解しなかった。この実験は，被告製品のアルミニウム表面にセボフルランを分解するルイス酸がないことを実証している（乙１２宣誓供述書の１５項。）
)原告らの実験結果等についてf
原告らは，鑑定意見書（甲１５）を提出するが，同鑑定意見書には，－ＯＨ基や－Ｏ－基等の酸素原子がルイス塩基であり，ルイス酸の活性を抑制し得る可能性があることを，その構造式のみを根拠に一般論として説明しているにすぎず，被告製品で使用されているエポキシフェノリックレジンが現実にルイス塩基としての性質を示すか否かについては具体的に言及してない。


原告らは，さらに，甲２３証明書を提出する。しかし，甲２３証明書の実験は，エポキシフェノリックレジンと共に水が混入していると考えられる。すなわち，被告製品に使用されているエポキシフェノリックレジンは１ないし３％程度の水を吸湿する性質を有している。甲２３証明書においては，６３５ｍｇのエポキシ樹脂を用いているから，セボフルラン３０ｇの瓶に６ないし１９ｍｇの水分が混入することになり，セボフルランに混入している水２０ｐｐｍと合計して１瓶に２２０ないし６２０ｐｐｍの水分が混入していることになる。したがって，セボフルラ，，ンの分解抑制効果はエポキシフェノリックレジンによるものではなく水によるものであると考えられる。また，エポキシ樹脂にはビスフェノールＡや４－ヒドロキシ－メチルペンタノン等のルイス塩基が不純物として含まれ得るところ，甲２３証明書の実験結果においては，分解物Ｃｐ－Ｐ１，ＨＦＩＰ，Ｃｐ－Ｐ２以外の分解物成分が４２０ｐｐｍないし３１９ｐｐｍと多量に検出されているから，上記のような不純物がルイス酸と反応してセボフルランの分解を抑制したものと考えられる。したがって，甲２３証明書は，エポキシフェノリックレジンが「ルイス酸抑制剤」であることを示しているものではない（乙１０。さらに，甲）２３証明書の実験で用いられているエポキシ樹脂は，旭電化工業株式会社製のものであり，被告製品に使用されているエポキシ樹脂とは同一でない。エポキシ樹脂は，硬化剤等の添加物の配合によって性能が大きく変わるから（乙１０の１５項，甲２３証明書の実験結果は，被告製品）に用いられているエポキシ樹脂がルイス酸抑制効果を有することの証明にならない。なお，甲２３証明書の実験結果においては，７２時間におけるボトル番号１５及び１６よりも２４時間におけるボトル番号１１及び１２の方が総分解物が多いという矛盾した結果となっており，甲２３証明書が適正な実験結果でないことを裏付ける。
原告らは，エポキシフェノリックレジンがルイス酸抑制剤であることの証拠として甲３１及び甲３２報告書を提出する。
しかし，上記各実験には次のような不備があり，上記各実験をもってエポキシフェノリックレジンがルイス酸抑制剤であるということはできない（乙１２宣誓供述書。第１に，いずれの実験も被告製品のエポキ）シフェノリックレジンを正確に再現していない。すなわち，エポキシフェノリックレジンの効果の時間，温度，硬化させる樹脂の下に存在する表面の熱伝導特性及び樹脂の厚みのすべてが硬化プロセスに重大な影響を与えるところ，甲３１及び甲３２証明書には樹脂が被告製品中のエポキシフェノリックレジンと同様に硬化したか否か確認されていない。さらに，甲３１及び甲３２証明書で使用されたエポキシフェノリックレジンは，粉砕されておりボトルの壁に結合して動くことのできない被告製品とは全く異なる状況にある。樹脂は粉砕されるとセボフルラン中を動き回り実験で使用された活性化されたアルミナに自由に付着してアルミナの表面を物理的にふさぐ（化学的に中和するのではなく）ことができる状態にある。第２に，甲３１及び甲３２証明書においては，甲２３証明書の実験では行われていなかった残存溶媒など樹脂中から溶出する可能性のある不純物を抽出，除去する作業が行われているが，不十分であ，。り残存可溶性成分の効果によってルイス酸が抑制された可能性がある甲３１及び甲３２証明書では抽出作業を１回しか行っていないが，通常１回の抽出では混合物の可溶性成分のすべてを除去することはできないものである。第３に，甲３１及び甲３２証明書では粉砕されて表面積が増大した樹脂に吸着する水の制御が不十分であったと考えられる。すなわち，甲３１及び甲３２証明書における水含有量の測定は強力に水を吸着する活性化アルミナを含むサンプルにおいて行われているため不正確である。また，水含有量が少なく，かつ強酸性のサンプルにおいてはカールフィッシャー分析の信頼性が非常に低い。したがって，甲３１及び甲３２証明書においては，測定された値とは異なる，それ以上の水分が存在したと考えられ，甲３１及び甲３２証明書の結果は，結局，水によるルイス酸抑制効果を示しているものと考えられる。第４に，甲３１及び甲３２証明書にはｐＨが記載されていないので，エポキシフェノリックレジンを含まないサンプル中のセボフルランが分解しなかったとの結果には信頼性がない。第５に，甲３１及び甲３２証明書は，アルミニウムボトルではなくガラス容器内で行われており，ガラス容器に特異なカスケード反応を妨害する効果が測定されたと考えられる。甲３１及び甲３２証明書から，アルミニウム容器においてエポキシフェノリックレジ。，ンがルイス酸抑制効果を有するか否かを理解することはできないなお原告らは，甲３５の実験成績証明書（以下「甲３５証明書」という）。により，甲３１証明書の旭電化工業株式会社のエポキシ樹脂と甲３２のＨＯＢＡ製エポキシ樹脂が同一であると主張する。しかし，乙１２宣誓供述書の２５項で説明されているように，甲３５証明書のＦＴ－ＩＲ試験は精度の高い定量分析法ではなくさらに，甲３５証明書で使用されたスペクトルの質が劣悪であることからその結果は有意な結果とはいえない。また，そもそも甲３１及び甲３２証明書のいずれのエポキシ樹脂も被告製品に用いられているものと同一であることは確認されていない。原告らの行った実験（甲３８）は，アルミニウムを強酸（塩素またはフッ化水素酸）で処理することによりルイス酸を生成させている。しかし，市販されている被告製品に強酸が混入されることはあり得ないのであるから甲３８の実験は意味がない。原告らの実験では，被告製品のアルミニウム表面上にセボフルランを分解し得るルイス酸が存在することを立証できていない（乙１２宣誓供述書の２３項。）
)本件米国関連訴訟についてg
エポキシフェノリックレジンがルイス酸抑制剤に該当するか否かとい，，う点については本件米国関連訴訟においても争点とされていたところ米国地方裁判所裁判官は，エポキシフェノリックレジンはルイス酸抑制剤に当たらないとの見解を示している。
すなわち，米国地方裁判所は「これらの試験は，エポキシフェノリックライナーが，実際には有効な抑制剤ではないことを示すことに貢献した」との判断を示した（乙１１の３７頁。この点，原告らは，米国。）地方裁判所の判断の「有効な抑制剤」とは「有効な量の抑制剤」の意味であるから，被告製品のエポキシフェノリックライナーにルイス酸抑制効果がないとまでは判断していない旨主張する。しかし，米国地方裁判notaneffective   amountofinhibitor   notan所判決は「」とは記載せずに「」と記載しているのであるから，量とは無関係に被告effectiveinhibitor製品のエポキシフェノリックライナーがルイス酸抑制剤ではないと判断したことは明らかである。


また，原告らは「」のより正確な訳は「傾向にある」であ，   tendedtoると主張するが，非侵害であるとの判決の結論を考慮すれば「貢献し，た」との訳がより正確であるといえる。原告らは「エポキシフェノリ，ックレジンが水等の特定された物質とのルイス酸抑制剤としての代替性につき予見可能であった」旨の記載を根拠に，米国地裁判決は，エポキシフェノリックレジンがルイス酸抑制効果を有することを当然の前提としている旨主張する。しかし，米国地裁判決は，エポキシフェノリックレジンは一般的にその置換基の構造からしてルイス酸抑制効果を持ち得る，ルイス酸抑制剤となり得ることが予見可能であったと判断しているだけで，実際の被告製品に使用されている具体的なエポキシフェノリックレジンがルイス酸抑制効果を持つというような判断をしているわけではない。
()争点２－４（本件特許発明の構成要件Ｄの「被覆」が排液過程を伴う工4程に限定されるか）について
ア原告ら
被告は，仮に原告らの主張するとおり，本件特許発明が「ルイス酸抑制剤を容器内壁に被覆し，セボフルランを容器に充てんする前に，あらかじめ容器内壁のルイス酸を中和しておくことによってセボフルランの分解を抑制することに主要な効果を有する」発明であり，その根拠が本件明細書の【００３３】及び実施例７であるとすれば，原告らの主張する「被覆」とは，本件明細書の【００３３】及び実施例７に記載された工程を意味するものと解すべきであり，当該箇所に記載された工程とは，排液過程を伴うから「被覆」とは，排液過程を伴う工程であると解釈されるべきであ，る。そして，被告方法は，排液過程を伴わないからいずれにせよ構成要件Ｄを充足しない旨主張する。
しかし，原告らが本件明細書の【００３３】及び実施例７の記載を根拠に本件特許発明の本質を上記のように主張したからといって「被覆」の，意味を本件明細書の【００３３】及び実施例７に記載された工程に限定して解釈しなければならない理由はない。
特許発明における用語の意義を解釈するにあたっては，実施例を含めた（）。，本件明細書の記載全体を考慮すべきである特許法７０条２項確かに【００３３】及び実施例７の記載は「被覆」の実施例の一つであるが，，「被覆」の意味を実施例に記載したものに限定して解釈する必要はない。本件明細書全体を考慮すれば「被覆」とは「容器表面に存在し得るルイ，ス酸を中和してその働きを抑制するという作用を奏し得る程度に容器の表面を水等のルイス酸抑制剤で『被覆，つまり覆い被せること」であると』解釈すべきであって，排液するか否かは要件とはなっていない。本件特許発明の本質は，容器内壁をルイス酸抑制剤で被覆することによって容器表面に存在し得るルイス酸を中和してその働きを抑制する点にあるところ，「被覆する工程」によって上記ルイス酸を中和してその働きを抑制する効果を奏していれば，排液工程を有するか否か，当該被覆が覆い被せられた状態で残存するか否かは本件特許発明の本質とは無関係な付加的構成にすぎない。
イ被告
仮に原告らが主張するように本件明細書の【００３３】及び実施例７の記載に基づいて「被覆」の意味を解釈するとすれば，排液過程を伴う工程が「被覆」であるというように解釈することになり，被告方法は排液工程を伴わないから構成要件Ｄを充足しないことに変わりない。()争点２－５（本件特許発明の構成要件Ｄの「容器」が完成された容器に5限定されるか）について
ア原告ら
被告は，本件特許発明の構成要件Ｄの「容器」は完成された容器でなければならないとした上で，被告方法においては，エポキシフェノリックレジンを塗布してから容器の首部分を完成させるから構成要件Ｄを充足しない旨主張する。
しかし，特許請求の範囲には「内部空間を規定する容器であって，かつ該容器により規定される内部空間に隣接する内壁を有する容器を供する工程」とのみ記載されており，本件明細書のどこにも完成した容器に限定するような記載はないから，被告の上記解釈は採り得ない。本件特許発明における容器は，特許請求の範囲に記載されているとおり，内部空間を規定し，該内部空間に隣接する内壁を有するものであれば足りる。被告方法において，エポキシフェノリックレジンを，未完成ボトルの内壁に塗布した後にボトルの口部の金属を折り曲げ平坦にする工程が行われ，。ていたとしてもそれは本件特許発明とは無関係な付加的工程にすぎない
イ被告
構成要件Ｂと構成要件Ｄは経時的な要件であるから，内壁表面をルイス酸抑制剤で被覆する（構成要件Ｄ）前に，容器（構成要件Ｂ）が完成していなければならない。したがって，本件特許発明の構成要件Ｄの「容器」とは容器として完成されたものに限定される。
被告方法においては，ボトルが未完成の段階でエポキシフェノリックレジンを塗布し，その後にボルトの首部分を加工して完成させるのであるから（乙１５，被告方法は構成要件Ｄを充足しない。）３争点３（本件特許が特許法３６条６項１号（特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること）の要件を満たしていない特許出願に対してなされたといえるか）について
()被告1
ア本件特許発明は，その分割出願の経緯から，水以外のルイス酸抑制剤に関する発明である。
ところが，本件明細書には，ルイス酸抑制剤として水を用いた場合についての記載しかなされていない。したがって，本件明細書には，本件特許発明に関する記載はなされていないことになる。
イ本件特許発明のセボフルランは「ルイス酸抑制剤不含有セボフルラン」であると解釈される。
，，「」ところが本件明細書にはルイス酸抑制剤を添加したセボフルランを容器に入れる構成しか記載されていない。
ウ原告らは，本件特許発明の本質は，あらかじめ容器の内壁をルイス酸抑制剤で被覆することにより，特に容器表面に存在し得るルイス酸を中和してその働きを抑制する点にあると主張する。しかし，本件明細書には原告らの主張する上記事項について記載されていない。


本件明細書の【００３３，実施例３及び実施例７には「ルイス酸抑】，制剤で容器を洗浄またはすすぎ洗いした後容器を空にすること」や「ルイス酸抑制剤を含む麻酔薬組成物を容器に入れて振とうさせ容器内壁に接触させること」が記載されているにすぎず，ルイス酸抑制剤によって容器内壁表面を「被覆」すること，すなわち，被告方法のようにボトル内壁の表面上に固体の被覆膜を形成する方法については記載されていない。液体である水飽和セボフルランをガラス表面に接触させてルイス酸と中和させる方法と表面上に固体の被覆膜を形成する方法とでは技術的に全く異なる意義を有する。実施例６と実施例７を比較すると，水飽和セボフルランを容器に入れて２時間回転機にかけた実施例７の方がよりセボフルランの分解が抑制されているが，これは，回転機にかけたことによってガラス表面のルイス酸とルイス酸抑制剤である水の間で中和反応がより多く起こったからにすぎない。実施例７では「容器内壁の被覆」がなされているわけではないから，実施例６と実施例７とを比較してもルイス酸抑制剤で容器内壁を被覆した効果を読み取ることはできない。
エ原告らは，本件特許発明においてはセボフルランを含まない被覆材料を用いて容器内壁表面を被覆する構成も含まれると主張する。しかし，本件明細書の実施例７及び【００３３】には，ルイス酸抑制剤とセボフルラン等のフルオロエーテル化合物からなる麻酔薬組成物を用いて被覆する工程しか記載されておらず，セボフルラン等のフルオロエーテル化合物を含まない被覆材料を用いて容器内壁表面を被覆する構成は記載されていない。オ本件特許発明の構成要件Ｄの「容器」が未完成の容器をも含むものとすれば，本件明細書には未完成の容器をルイス酸抑制剤で被覆する工程についても記載されていなければならないところ，本件明細書にはそのような記載がない。
すなわち，ルイス酸抑制剤で容器内壁を被覆してから容器を加工する場合には，被覆後容器の完成までにさらにルイス酸が容器内部に混入する可能性があるが，本件特許発明においては，このようにして混入するルイス酸を中和する方法について記載されていない。
したがって，本件特許発明の構成要件Ｄの「容器」に未完成の容器をも含むのであれば，本件特許は特許法３６条６項１号に違反しており無効理由を有する。
()原告ら2
ア被告は，本件特許発明は，その分割出願の経緯から，水以外のルイス酸抑制剤に関する発明であると主張する。
確かに，親出願においては，ルイス酸抑制剤を水に限定したが，これを限定すると同時になされた分割出願である本件特許発明においてルイス酸抑制剤から水を除かなければならないとする理由はない。上記分割出願においては，ルイス酸抑制剤を水とそれ以外に分割する趣旨ではなく「セ，ボフルランとルイス酸抑制剤である水を含んだ麻酔薬組成物」と「あら，かじめ容器の内壁をルイス酸抑制剤で被覆することにより特に容器表面に存在し得るルイス酸を中和してその働きを抑制する方法」を分割する趣旨であった。
したがって，本件特許発明のルイス酸抑制剤が水以外のものに限定されることを前提とした被告の主張は的を射ない。
イ被告は，本件特許発明の「セボフルラン」を「ルイス酸抑制剤不含有セボフルラン」であると解釈することを前提に，本件明細書に本件特許発明に関する記載がない旨主張する。
しかし，本件特許発明の「セボフルラン」は「ルイス酸抑制剤不含有セボフルラン」ではない。本件特許発明の好適な具体例として記載されている実施例７においてはセボフルラン中にルイス酸抑制剤である水が一定量含まれている例が挙げられている。
したがって，本件特許発明のセボフルランがルイス酸抑制剤を含まないことを前提とした被告の主張は的を射ない。
なお，被告方法のセボフルラン原液が本件特許発明のセボフルランに該当することは当然であるが，被告方法のセボフルラン原液にルイス酸抑制剤が含まれていないとはいえないむしろ被告製品の輸入承認申請書   甲。，（５）によれば，セボフルラン原液には一定量の水が含まれている蓋然性が高い。仮に，被告製品のセボフルラン原液にルイス酸抑制剤が含まれていないとしても，本件特許発明のセボフルランを被告主張のように解釈する理由はない。
ウ被告は，本件明細書の【００３３，実施例３及び実施例７には   「ル】，イス酸抑制剤で容器を洗浄またはすすぎ洗いした後容器を空にすること」や「ルイス酸抑制剤を含む麻酔薬組成物を容器に入れて振とうさせ容器内壁に接触させること」が記載されているにすぎず，ルイス酸抑制剤によって容器内壁表面を「被覆」することは記載されていないと主張する。しかし「被覆」とは「おおいかぶせること」であり本件特許発明にお，いては，容器表面に存在し得るルイス酸を中和してその働きを抑制するという作用を奏し得る程度に容器の表面を水等のルイス酸抑制剤で「おおいかぶせる」ことである。そして，本件明細書の【００３３】及び実施例７には容器表面に存在し得るルイス酸を中和してその働きを抑制するという作用を奏し得る程度に容器の表面を水等のルイス酸抑制剤で「おおいかぶせる」構成が記載されている。


なお，被告は，被告方法についてボトル内壁の表面上に被覆層を形成する方法と述べ，被告方法における被覆があたかも「固体」であるかのように主張し，本件特許発明とは技術的思想が異なる旨主張する。確かに，昀終的に得られた被告方法の内壁表面上に形成されているのは固体のエポキシフェノリックレジンであるが，答弁書において被告も認めるとおり，被告方法においては容器の該内壁をエポキシフェノリックレジンのラッカーで被覆しているのであるから，少なくとも被覆する工程においてはエポキシフェノリックレジンはラッカー溶媒に溶解された状態，すなわち液体状態で存在しているものである。被告方法においてもエポキシフェノリックレジンのラッカーという液体を用いて被覆層を形成しているのであるから，被覆が固体であることを前提とした被告の主張は当を得ない。ちなみに，被告方法においてはラッカーを被覆した後にエポキシフェノリックレジンを硬化させることにより固体化しているが本件特許発明における被，「覆」の意義が，上記のとおり「容器表面に存在し得るルイス酸を中和してその働きを抑制するという作用が奏し得る程度に，ボトル表面をルイス酸抑制剤を覆い被せれば足りるもの」という意味であることからすれば，本件特許発明においてまず第一義的に必要なのは，被覆工程においてボトル表面にルイス酸抑制剤を接触させることであって，一旦かかる被覆工程によって当該作用を奏するように被覆されたならば，その後に該被覆が固体に変性（硬化）されたとしても，かかる硬化の工程は「方法」に係る発明である本件特許発明との関係では，単なる付加的な工程にすぎず，被告方法の侵害認定において何らの影響を与えるものではない。エ被告は，本件明細書には，ルイス酸抑制剤とセボフルラン等のフルオロエーテル化合物からなる麻酔薬組成物を用いて被覆する工程しか記載されておらず，セボフルラン等のフルオロエーテル化合物を含まない被覆材料を用いて容器内壁表面を被覆する構成は記載されていない旨主張する。しかし，本件明細書の記載から本件特許発明の本質が「容器内壁をルイス酸抑制剤で被覆することにより，特に容器表面に存在し得るルイス酸を中和してその働きを抑制する点」にあることは明らかであり，一方，容器の内壁に各種の被覆を設けること自体は当業者の技術常識であることから，実施例７による水飽和セボフルランによる被覆の開示等に基づきこれをル，「イス酸抑制剤で被覆する工程」一般へ拡張したとしても，本件発明の課題を解決できることを当業者が認識できることは明らかであるから，特許法３６条６項１号違反となるものではない。
オ被告は，本件特許発明の構成要件Ｄの「容器」に未完成の容器も含むと解釈する場合には，本件明細書に未完成の容器をルイス酸抑制剤で被覆した後容器を完成させる技術の記載がないから特許法３６条６項１号に違反する旨主張する。
しかし，本件明細書【００３０】に「本明細書で用いる『容器』という用語は，物品を保持するために使用できる…入れ物を意味している。容器の例はボトル・アンプル・試験管・ビーカー等を含む」と記載されているように，本件特許発明の構成要件Ｄの「容器」は入れ物であれば足りることが明らかにされているのであり，市販・貯蔵容器として完成されていることを要求していない。本件特許発明の本質は「容器内壁」をルイス酸，抑制剤で被覆することにより「容器内壁表面」に存在し得るルイス酸を，中和してその働きを抑制する点にあるのであるから，構成要件Ｄの容器は物品を保持するために使用できる入れ物で，被覆工程を経て前記被覆の効果を奏し得るものであれば足りる。そうすると，未完成の容器が本件特許発明の構成要件Ｄの「容器」に含まれるからといって何ら特許法３６条６項１号に違反するものではない。
４争点４（本件特許が改正前特許法３６条４項（発明の詳細な説明は，経済産業省令で定めるところにより，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に，記載しなければならない）の要件を満たしていない特許出願に対してなされたといえるか）について
()被告1
ア本件明細書は，本件特許発明の効果を当業者が理解できる程度に記載していないから，本件特許は，平成１４年改正特許法（法律２４号）の附則２条により本件特許に適用される平成１４年改正前特許法３６条４項に違反する特許出願に対してなされたものであり，特許法１２３条１項４号により無効とされるべきものである。
イ本件明細書には，ルイス酸抑制剤について「ルイス酸の空軌道と相互作用し，それによりその酸の潜在的な反応部位を遮断するあらゆる化合物」との記載がある（００２６。しかし，ルイス酸と反応し得る化合物で【】）あっても，その反応速度がルイス酸とセボフルランとの間の反応速度よりも速くなければ，当然に分解を抑制することができないのであって，本件明細書に定義された上記定義に該当する化合物がすべてセボフルランの分解を抑制するルイス酸抑制剤として機能するものではない。ところが，本件明細書には，ルイス酸とセボフルランとの間の反応速度よりも早くルイス酸を攻撃する化合物がどのような化合物であるかを一切記載していない。したがって，当業者は，例示された化合物を除き，実際にセボフルランの分解を抑制できる化合物を本件明細書から理解することができない。本件明細書は，上記のような反応速度に関するルイス酸抑制剤の要件を無視しているために，次のような矛盾を含んでいる。本件明細書の上記定義に該当する化合物をルイス酸抑制剤であるとすると，－Ｏ－基を有するセボフルラン自体がルイス酸抑制剤ということになってしまう。また，ガラスも－Ｏ－基を有していることから，ルイス酸抑制剤に当たることになり，ガラス容器中でセボフルランの分解が生じるという本件明細書の【０００４】の記載とも矛盾する。
さらに，本件親出願の出願当初明細書にはセボフルランに限定することなくアルファフルオロエーテル部分を有するフルオロエーテル化合物にルイス酸抑制剤を添加して安定化させる構成が記載されていた。このことから，原告らの主張によれば，セボフルランやガラスのみならず，アルファフルオロエーテル部分を有する各種フルオロエーテル化合物もルイス酸抑制剤に含まれないと解釈しなければならない。そうすると，本件明細書上の「ルイス酸抑制剤」に該当するにもかかわらず，ルイス酸抑制剤ではないとされる物質が多数存在するということになり，本件明細書はどのような物質がルイス酸抑制剤に当たるのか当業者が理解できるように記載されているとはいえない。
原告らは，当業者であれば，本件明細書における「ルイス酸抑制剤」にガラスやセボフルランが含まれるとは解釈しない旨主張する。しかし，本件明細書中の定義規定によれば，ガラスやセボフルランも「ルイス酸抑制剤」に含まれることになるから，結局，原告らは，本件明細書の「ルイス酸抑制剤」の定義に誤りがあることを認めているだけで何の反論もしていない。
ウ本件明細書の実施例３には，容器をルイス酸抑制剤で被覆することによってはルイス酸による分解を防ぐことができない旨記載されているのであるから，当業者が，本件明細書を読んでも本件特許発明の効果を理解できないことは当然である。


，【】（   ）すなわち実施例３に関する００４０   には容器をルイス酸抑制剤水で被覆したセットＡと被覆していないセットＢとの比較実験を行ったが，サンプル１及び３においては，セットＡの方がセットＢより総分解産物量が多く，サンプル５ではセットＡの方がセットＢよりＨＦＩＰ量及び総分解産物量が多くなっている。また，本件明細書【００４２】には，この実験について「この結果は，一晩振とうしたアンプルと一晩振とうしなかっ。」。たアンプルとの間に有意な差がないことを示しているとの記載がある原告らは，実施例３は適正な条件下で行われたものではないから通常の結果を反映していないと主張するが，本件明細書【００４２】には「上記表２の結果は，…少なくとも５９５ｐｐｍの水があれば充分にセボフルランの分解を抑制できることを示している」と記載されており，実施例３が通常の結果を反映させたものであることは明らかである。「」，，実施例７にも   被覆についての記載があるが当該実施例においては容器にルイス酸抑制剤を被覆するだけでなく，セボフルラン中に４００ｐｐｍという大量のルイス酸抑制剤（水）を添加しているから，当該添加されたルイス酸抑制剤によって効果が得られている可能性が大きい。したがって，本件明細書からは，容器をルイス酸抑制剤で被覆しただけでセボフルランの分解を抑制する有意な効果が得られるか否かを当業者は理解することができない。
原告らは，実施例７にも「被覆」についての記載があり，実施例７は実施例６との比較において本件特許発明の効果を示す好適な例である旨主張する。しかし，実施例７にはガラス表面のルイス酸をルイス酸抑制剤で中和し，ボトルから水飽和セボフルランを排液した場合の効果が記載されているのみであって，ガラス容器をルイス酸抑制剤で「被覆」する（おおいかぶせる）ことによる効果が記載されているわけではない。また，そもそも，実施例７においては，容器にルイス酸抑制剤を被覆するだけでなく，セボフルラン中に４００ｐｐｍという大量のルイス酸抑制剤（水）を添加しているから，当該添加されたルイス酸抑制剤によって効果が得られている可能性が大きい。原告らは，セボフルラン中に４００ｐｐｍのルイス酸抑制剤（水）を添加している点では実施例６も実施例７と同様であるところ，実施例７では，実施例６よりセボフルランの分解が抑制されており，これは，容器をルイス酸抑制剤で被覆したことによる効果である旨主張する。しかし，実施例７において実施例６よりセボフルランの分解が抑制されたのは，実施例７においては，水飽和セボフルランを入れて２時間回転機に掛ける処理を行ったため，ガラス表面のルイス酸とルイス酸抑制剤である水との間で中和反応がより多く起こったからに過ぎない。水飽和セボフルランを入れて２時間回転機に掛ける処理は「被覆（おおいかぶせ，」ること）とは異なるから，上記記載をもって容器の内壁の被覆によりセボフルランの分解が抑制されたということはできない。むしろ，実施例３においては，振とうしなかった場合と振とうした場合のサンプルの間に有意な差がなかった旨記載されており，実施例７において，実施例６よりセボフルランの分解が抑制されたのは，一晩振とうしたことによるものではなく，ボトルを洗浄した後に排液を行ったこと（実施例３では，ボトルを洗浄した後に排液を行っていない）によるものと考えられる。。実施例３と実施例７の内容を比較すると，結局，被覆するか否かではなく，被覆した後に排液するか否かで本件特許発明の効果が生じるか否かが決定されることになると解釈できるが，ルイス酸抑制剤を容器内壁に被覆し，セボフルランを容器に供与する前に，あらかじめ容器内壁のルイス酸を中和しておくことによってセボフルランの分解を抑制するという効果については記載されていない。
したがって，本件明細書からは，容器をルイス酸抑制剤で被覆しただけでセボフルランの分解を抑制する有意な効果が得られるか否かを当業者は理解することができない。
()原告ら2
ア被告は，本件明細書には，ルイス酸とセボフルランとの間の反応速度よりも早くルイス酸を攻撃する化合物がどのような化合物であるかを記載していないため，当業者は，例示された化合物を除き，実際にセボフルランの分解を抑制できる化合物を本件明細書から理解することができない旨主張する。
しかし，本件特許発明は，ルイス酸抑制剤を容器内壁に被覆し，セボフルランを容器に充てんする前に，あらかじめ容器内壁のルイス酸を中和しておくことによってセボフルランの分解を抑制することを主要な効果とする。つまり，被覆されたルイス酸抑制剤と容器内壁のルイス酸の反応は，当該ルイス酸がセボフルランに遭遇する前に起こることになり，ルイス酸抑制剤とルイス酸との反応速度がセボフルランとルイス酸との反応速度よりも早い必要はない。
したがって，本件明細書に，ルイス酸とセボフルランとの間の反応速度よりも早くルイス酸を攻撃する化合物がどのような化合物であるかを記載していなくとも何ら改正前特許法３６条４項に反するものではない。，，「」   ，また被告は本件明細書における   ルイス酸抑制剤の定義によればセボフルラン自体やガラスもルイス酸抑制剤に当たることになる旨主張する。
しかし，本件特許発明は，セボフルランの分解抑制を目的としているのであるから，分解抑制の対象であるセボフルラン自体がその分解抑制剤に含まれる物ではないことは自明である。ガラスについても，本件明細書においては，ガラス（特にその天然成分である酸化アルミニウム）がルイス酸のソースであることが明確に記載されているのであるから，当業者であれば，ガラスが本件明細書に定義されたルイス酸抑制剤に当たると誤解することは到底あり得ない。
被告は，本件明細書上，ルイス酸抑制剤に該当するにもかかわらず，ルイス酸に該当しないものとして，セボフルランやガラスだけでなく，アルファフルオロエーテル部分を有する各種フルオロエーテル化合物も存在する旨主張し，本件明細書の記載のみではいかなる物質がルイス酸抑制剤に当たるのか不明であると主張する。
しかし，アルファフルオロエーテル部分を有する各種フルオロエーテル化合物も，セボフルランと同様，分解抑制の対象，つまりルイス酸抑制剤により安定化される化合物であることは当業者には容易に理解できることであるから，被告の主張は失当である。
イ被告は，本件明細書の実施例３について，容器をルイス酸抑制剤で被覆することによってはルイス酸による分解を防ぐことができない旨記載されていると主張する。


しかし，実施例３の結果は本件明細書に記載されているとおり「両サンプル（一晩振とうしたセットＡと振とうしなかったセットＢ）に有意な差がない」と評価すべきであって，多少のデータの上下は測定誤差によるものにすぎない。なお，セットＡとセットＢとの間に有意な差異がみられなかったのは，沸点５８℃のセボフルランを通常の貯蔵状態ではあり得ない１１９℃という苛酷試験であったことに加え，そもそも，実施例３においては，被覆処理後，該処理に用いた水含有セボフルラン自体をそのまま対照サンプルとして用いていることから，結局，セットＡとセットＢとではサンプル内にいれた水分量が同一であったから，容器を水で被覆することによる効果と水をセボフルランに添加することによる効果との総和たるセボフルランの分解抑制効果に有意な差がみられなかったものであって，むしろ当然の結果である。
本件明細書の実施例３に記載された発明は，同実施例６，７記載の実験結果との比較において，本件特許発明における被覆の効果を明確に示すものである。
被告は，本件明細書の実施例７について，容器にルイス酸抑制剤を被覆するだけでなくセボフルラン中に４００ｐｐｍという大量のルイス酸抑制剤（水）を添加しているから，容器をルイス酸抑制剤で被覆しただけでセボフルランの分解を抑制する有意な効果が得られるか否かは不明である旨主張する。
しかし，実施例７は，実施例６と同様の５本のボトルを用い，容器を水で被覆する以外は，実施例６と同じ条件で実験したものであるから，両者の結果を比較することで，容器をルイス酸抑制剤で被覆することによる効果を知り得るものである。そして，実施例７の実験結果は，実施例６の実験結果より明らかにＨＦＩＰや総分解産物の量が少ないのであるから，容器をルイス酸抑制剤で被覆することの効果が大きいことを示しているといえる。
５争点５（本件特許が特許法３６条６項２号（特許を受けようとする発明が明））確であることの要件を満たしていない特許出願に対してなされたといえるか
について
()被告1
本件明細書は，ルイス酸抑制剤について「ルイス酸の空軌道と相互作用し，それによりその酸の潜在的な反応部位を遮断するあらゆる化合物」と記載している（００２６。そして，－Ｏ－基を有する化合物は，上記定【】）義に当てはまることになる。
しかしながら，－Ｏ－基を有する化合物であっても，セボフルラン自体や，ガラス，アルファフルオロエーテル部分を有するフルオロエーテル化合物はルイス酸抑制剤ではあり得ないから，結局，上記定義に当てはまる化合物のうちどの範囲がルイス酸抑制剤に当たるかを当業者は容易に理解することができない。
()原告ら2
被告は，本件明細書がルイス酸抑制剤について「ルイス酸の空軌道と相互作用し，それによりその酸の潜在的な反応部位を遮断するあらゆる化合物」と定義しているが，かかる定義によれば，セボフルランやガラス，アルファフルオロエーテル部分を有する各種フルオロエーテル化合物も「ルイス酸抑制剤」に含まれることになってしまうとして，上記ルイス酸抑制剤の定義が不明瞭である旨主張する。
しかし，セボフルラン，ガラス，アルファフルオロエーテル部分を有する各種フルオロエーテル化合物のいずれも，本件明細書に明記された本件特許発明の目的や趣旨等に照らして「ルイス酸抑制剤」に含まれないもの，であることは当業者には自明なことであるから，この点をもってしても何ら本件特許発明における「ルイス酸抑制剤」の定義を不明瞭にするものではない。
，アルファフルオロエーテル部分を有する各種フルオロエーテル化合物もセボフルランと同様，分解抑制の対象，つまりルイス酸抑制剤により安定化される化合物であることは当業者には容易に理解できることである。被告の主張は失当である。
６争点６（本件特許が改正前特許法１７条の２第３項の補正要件を満たしていない補正をした特許出願に対してなされたといえるか）について
()被告1
ア本件分割出願当初明細書（乙６の２）には，容器をルイス酸抑制剤で被覆することを示唆する表現として，次の記載があるだけである。「００４０】約２０ｍＬのセボフルランと，約１０９ｐｐｍから約９【５１ｐｐｍの範囲の異なるレベルの水を各アンプルに入れた。…セットＡのサンプルは一晩振とう機に掛け，水分をガラス表面に被覆できるようにした」。
「【】。００５６各ボトルに約１２５ｍＬの水飽和セボフルランを入れたその後，その５本のボトルを回転機に約２時間掛け，活性化されたガラス表面に水を被覆できるようにした。次いで，各ボトルから水飽和セボフルランを排液し，４００（添加）ｐｐｍの水を含有する１００ｍＬのセボフルランで置換した」。
上記はいずれも水を添加したセボフルランを水で被覆したガラス容器中に貯蔵する構成を記載したものであって，水を添加しないセボフルランを被覆容器中で貯蔵することや，水以外のルイス酸抑制剤で容器を被覆することや，ガラス以外の容器の表面にルイス酸抑制剤を被覆する構成については記載されていない。
したがって，容器としてガラス容器以外の容器を含み，ルイス酸抑制剤として水以外のものを含み，容器の処理として容器と水を接触させる処理以外に容器をルイス酸抑制剤で「被覆」する（おおいかぶせる）処理を含む構成に変更する，平成１６年６月２５日付け手続補正書による補正（甲２の昀終頁。以下「本件補正１」という）及び平成１７年２月２３日付。け手続補正書による補正（甲３。以下「本件補正２」といい，本件補正１と併せて「本件各補正」という）は，平成１４年改正特許法（法律２４。号）の附則２条により本件特許に適用される平成１４年改正前特許法１７条の２第３項に違反してなされたものであり，特許法１２３条１項１号により無効とされるべきものである。
原告らは，本件明細書には上記のほか「適量のルイス酸抑制剤を含有，する少量の本組成物を用いて容器を洗浄またはすすぎ洗いし，容器に残っている可能性のあるルイス酸を中和することができる。ルイス酸を中和したら容器を空にし，その容器に付加量のフルオロエーテル化合物を加え，容器を密封してもよい【００３３】との記載もあると指摘する。しか。」し，当該記載は「洗浄またはすすぎ洗い」の後に「容器を空に」するこ，とを記載しているものであって，言い換えれば「洗浄またはすすぎ洗いして中和した後の溶液を容器の外へ排出すること」によってセボフルランの分解を抑制することを記載したものである。容器内壁を「被覆」することに関する記載ではない。


原告らは，本件明細書全体の記載を考慮すれば多様な材料の容器が記載されており，各種の具体的被覆方法が記載されているから「被覆」を追加する補正は新規事項を追加するものではない旨主張する。しかし，本件明細書全体の記載を考慮しても「被覆」の方法としては「液体をボトル内壁の表面に接触させてルイス酸と中和させる方法」が記載されているにすぎず各種の具体的被覆方法が記載されているとはいえない。また，原告らは，本件特許発明には，現に容器内壁に存在するルイス酸の反応を抑制するというだけでなく，酸の混入等悪条件が重なったために存在し得るルイス酸に対する万一の場合に備えての予防的な効果もあると主張し，現にルイス酸が存在するガラス容器だけでなく酸化することによってルイス酸となり得るアルミニウム容器も本件特許発明の容器たり得ると主張するようである。しかし，本件明細書【０００４】には「フルオロエーテルの分解はガラス製の容器中で起こることが分かった。ガラス製容器中でのフルオロエーテルの分解は容器中に存在する微量のルイス酸によって活性化されるものと考えられる」と記載されている。本件明細書に。はガラス中に存在する酸化アルミニウムに由来するルイス酸によるセボフルランの分解及びその防止のみを記載しているのであって，原告ら主張のような予防的効果は一切記載されていない。
したがって，本件各補正は新規事項を追加するものである。イ本件出願当初のクレーム及び明細書には，セボフルランとルイス酸抑制剤とを含む麻酔薬組成物を被覆工程に用いることのみが記載されており，セボフルランを含まないルイス酸抑制剤を被覆工程に用いることは全く記載されていない。
したがって，本件補正後のクレームの技術的範囲にセボフルランを含まないルイス酸抑制剤を被覆工程に用いる構成も本件特許発明の範囲に含まれるというのであれば，そのような補正は新規事項の追加に該当する。ウ本件明細書には，容器が完成される前に被覆を行う方法は記載されていないから，本件特許発明の構成要件Ｄの「容器」に完成前の容器も含まれるとすれば，本件特許発明の特許請求の範囲は新規事項を含むというべきである。
()原告ら2
ア被告は，本件分割出願当初明細書には，その【００４０】及び【００５６】に，水を添加したセボフルランを水で被覆したガラス容器中に貯蔵する構成に関する記載があるだけで「容器の内壁をルイス酸抑制剤で被覆，する」構成に関する記載がないから，本件各補正は，改正前特許法１７条の２第３項に違反してなされたものであり，特許法１２３条１項１号により無効とされるべきものである旨主張する。
しかし，そもそも，本件分割出願当初明細書には，上記【００４０】及び【００５６】のほか【００３３】に「適量のルイス酸抑制剤を含有，，する少量の本組成物を用いて容器を洗浄またはすすぎ洗いし，容器に残っている可能性のあるルイス酸を中和することができる。ルイス酸を中和したら容器を空にし，その容器に付加量のフルオロエーテル化合物を加え，容器を密封してもよい」との記載があるから，容器を水で被覆すること。について【００４０【００５６】の記載しかないという被告の主張の前】提自体が誤りである。
また，被告の指摘する記載は，いずれも実施例中の記載であるが，実施例に記載した構成以外の構成を含む補正であるからといって直ちに新規事項の追加に当たるというものではなく，本件分割出願当初明細書の記載全体，当業者の技術常識をも加味した上で，当該補正が当該明細書中に記載されている事項及び当該記載から自明な事項の範囲を超えるものであるか否かを基準として判断する必要がある。本件については，本件分割出願当初明細書の実施例には「水を添加したセボフルランを水で被覆したガラ，ス容器中に貯蔵する構成」のみが記載され，例えば「水を添加しないセ，ボフルランを水で被覆したガラス容器中で貯蔵する構成」や「セボフルランを水以外のルイス酸抑制剤で被覆したガラス容器中に貯蔵する構成，」「セボフルランを水で被覆したガラス容器以外の容器中に貯蔵する構成」は記載されていないものの，本件分割出願当初明細書には，本件特許発明の特徴が概括的に記載されており，水のみならず，ルイス酸抑制剤全般について定義が記載されていること等を勘案すれば，本件各補正はいずれも新規事項を追加する補正には当たらない。
また，被告は「被覆」に固体の被覆膜層を形成する方法も含むという，のであれば，そのような被覆の構成を追加する補正は新規事項の追加に当たる旨主張するしかし本件明細書全体を考慮すれば   被覆とは容。，   ，「」「器表面に存在し得るルイス酸を中和してその働きを抑制するという作用を奏し得る程度に，ボトルの表面をルイス酸抑制剤で覆い被せれば足りるもの」と解釈されるから，これに該当するものであればその具体的な態様が液体であろうとも固体であろうとも本件特許発明においては技術的には全く同様の意義を有する。したがって「被覆」の定義に固体の被覆膜層が，包含されるとしても何ら新規事項の追加には該当しない。被告は，補正前の明細書には現に容器内壁に存在するルイス酸の反応を抑制することだけが記載されており，本件訴訟で原告らが主張する酸の混入等悪条件が重なったために存在し得るルイス酸に対する万一の場合に備えての予防的な効果については記載されていなかったとして，補正により原告ら主張のような効果を含む発明になったとすれば新規事項の追加があった旨主張する。
しかし，この点についても，本件明細書全体の記載に当業者の技術常識を加味すれば実質的に予防効果が本件明細書に記載されているのは明らかであるから被告の主張は失当である。


イ被告は，セボフルランを含まない被覆材料を被覆工程に用いる場合も本件特許発明の範囲に含まれると主張するのであれば，そのような補正は新規事項の追加に当たると主張する。しかし，本件分割出願当初明細書にはルイス酸抑制剤を含有した麻酔薬組成物による被覆について記載がある。そして，本件明細書の記載及び当業者の技術常識に基づけば，ルイス酸抑制剤による被覆によっても本件特許発明の作用効果を奏することは明らかなのであるから，かかる拡張は３６条１項１号違反とはならない適法なものであるから，本件各補正は新規事項の追加に当たらない。また，被告は，セボフルランを含まない被覆材料を被覆工程に用いる場合も本件特許発明の範囲に含まれると主張するのであれば，そのような補正は新規事項の追加に当たると主張する。しかし，本件分割出願当初明細書にはルイス酸抑制剤を含有した麻酔薬組成物による被覆について記載がある。そして，本件明細書の記載及び当業者の技術常識に基づけば，ルイス酸抑制剤による被覆によっても本件特許発明の作用効果を奏することは明らかなのであるから，かかる拡張は３６条１項１号違反とはならない適法なものであるから，本件各補正は新規事項の追加に当たらない。ウ被告は，本件特許発明の構成要件Ｄの「容器」に未完成の容器も含まれるとすると，本件特許発明の特許請求の範囲は新規事項を含むものである。，，旨主張するしかし   本件明細書の記載及び当業者の技術常識に照らせばこのような未完成の容器であっても物品を保持するために使用できる入れ物であって，被覆工程を経て前記被覆の効果を奏し得るものであれば本件特許発明における「容器」として十分であると評価できるから，本件特許発明の特許請求の範囲には何ら新規事項を含むものではない。
第４当裁判所の判断
１争点１（被告方法の構成ｃ及びｅが本件特許発明の構成要件Ｃ及びＥを充足するか）について
()被告は，構成要件Ｃ及びＥの「一定量のセボフルラン」は，貯蔵される対1象としてのセボフルランではなく，容器内壁を被覆するために用いられるセボフルランを意味すると解釈すべきであり，被告方法は容器内壁を被覆するためにセボフルランを用いていないので構成要件Ｃ及びＥを充足しないと主張する。しかし，構成要件Ｃ及びＥの「セボフルラン」は，貯蔵対象となるセボフルランのことであって，被告主張のような解釈は採り得ない。その理由は，次のとおりである。
ア本件特許発明の特許請求の範囲の記載は，前記第２，１()イのとおり2であり，本件特許発明の特許請求の範囲においては，容器を被覆する工程として「該容器の該内壁を空軌道を有するルイス酸の当該空軌道に電子を供与するルイス酸抑制剤で被覆する工程（構成要件Ｄ）が記載され，そ」れとは別に「一定量のセボフルランを供する工程（構成要件Ｃ   「該，」），一定量のセボフルランを該容器によって規定される該内部空間内に配置する工程（構成要件Ｅ）が記載されているのであるから，上記構成要件Ｃ」及びＥは被覆工程についての記載ではなく貯蔵対象となるセボフルランを用意し，容器に充填する工程についての記載と解するのが相当である。仮に，被告主張のように解釈した場合には，セボフルランの貯蔵方法である本件特許発明の特許請求の範囲において，貯蔵対象となるセボフルランを容器に充填する工程が記載されていないことになり極めて不自然である。イ被告は，本件明細書においては容器内壁を被覆するに当たって水（ルイス酸抑制剤）を含有したセボフルランを用いる方法のみが記載されているから（００３３，実施例３及び実施例７   ，特許請求の範囲の記載にお【】）ける構成要件Ｃ及びＥの一定量のセボフルランについても明細書の記載に合わせて解釈する必要があると主張する。
甲１３によれば，本件明細書には次の)ないし)の記載がある。ad
)【００３０】a
本発明の組成物は様々な方法で調製することができる。ある局面では，先ずガラス製ボトル等の容器をルイス酸抑制剤で洗浄またはすすぎ洗いした後，その容器にフルオロエーテル化合物が充填される。…
)【００３３】b
…適量のルイス酸抑制剤を含有する少量の本組成物を用いて容器を洗浄またはすすぎ洗いし，容器に残っている可能性のあるルイス酸を中和することができる。ルイス酸を中和したら容器を空にし，その容器に付加量のフルオロエーテル化合物を加え，容器を密封してもよい。
)【００４０】c
実施例３…合計１０本のアンプルにセボフルランと様々な量の水を充填した。…次いで，それらのアンプルを１１９℃で３時間オートクレーブした。セットＡのサンプルは一晩振とう機に掛け，水分をガラス表面に被覆できるようにした。
)【００５６】d
実施例７…各ボトルに約１２５ｍＬの水飽和セボフルランを入れた。その後，その５本のボトルを回転機に約２時間掛け，活性化されたガラス表面に水を被覆できるようにした。次いで，各ボトルから水飽和セボフルランを排液し，４００（添加）ｐｐｍの水を含有する１００ｍＬのセボフルランで置換した。５０℃で１８時間，３６時間，及び１７８時間加熱した後，すべてのサンプルをガスクロマトグラフィーで分析した。以上によれば，確かに，本件明細書にはルイス酸抑制剤とセボフルラン等のフルオロエーテル化合物とからなる組成物を用いて容器内壁を中和させる構成が記載されている（上記)ないし)   。しかしながら，本件明細bd）書には，セボフルラン等のフルオロエーテル化合物を用いることなくルイス酸抑制剤単体で容器内壁を中和させ，その後にセボフルラン等のフルオロエーテル化合物を容器に充填するとの構成も記載されているのである（上記)。また，ルイス酸抑制剤とセボフルラン等のフルオロエーテルa   ）化合物とからなる組成物を用いて容器内壁を中和させる構成においても，容器の被覆工程において用いたセボフルラン等のフルオロエーテル化合物とは別に貯蔵対象用のセボフルラン等のフルオロエーテル化合物を用意し，（）て被覆した後の容器に充填する構成が記載されている   上記)及び)bdところからすれば，ルイス酸抑制剤とセボフルラン等のフルオロエーテル化合物とからなる組成物を用いて容器内壁を中和する構成が開示されているとしても，構成要件Ｃ及びＥの「一定量のセボフルラン」を被告が主張するように解する理由はない。なお，本件特許発明において容器内壁を被覆するのはルイス酸抑制剤であってセボフルランではないのであるから，被告主張のように解釈するのであれば，構成要件Ｃ及びＥの「一定量のセボフルラン」にルイス酸抑制剤が添加されていることを記載する必要があ，。るにもかかわらず本件発明の特許請求の範囲にはそのような記載はない被告の上記主張は採用し得ない。


()前記第２，１(   )ウ記載のとおり，被告方法は，貯蔵対象となる２５０ｍ23ｌのセボフルラン原液を供する工程（被告方法の構成ｃ）及び貯蔵対象となる２５０ｍｌのセボフルラン原液を容器によって規定される該内部空間に充填する工程（被告方法の構成ｅ）を有しており，これらは本件特許発明の構成要件Ｃ及びＥの工程に当たる。
したがって，被告方法は構成要件Ｃ及びＥを充足する。２争点２（被告方法の構成ｄが本件特許発明の構成要件Ｄを充足するか）()争点２－１（本件特許発明の構成要件Ｄの「ルイス酸抑制剤」が本件明細1書に具体的に記載された化合物に限定されるか）についてア平成元年１０月２０日に発行された「化学大辞典（甲１４）に次の   )」aの記載があり，平成６年１０月１日に発行された「化学辞典（乙９）に」は次の)の記載があり，本件明細書（甲１３）には「ルイス酸抑制剤」bについて次の)ないし)の記載がある。ch
なお，本件明細書には，分割出願に係る本件特許発明（セボフルランの貯蔵方法に関する発明）に関する事項のみならず，親出願（特願平１０－５３２１６８）に係る発明（セボフルランとルイス酸抑制剤からなる麻酔薬組成物）に関する事項についての記載が含まれているが「ルイス酸抑，制剤」の用語は親出願に係る発明においても本件特許発明においても共通であることから，以下では，親出願に係る発明の記載か本件特許発明の記載かを問わず「ルイス酸抑制剤」を解釈する上で必要な記載を挙げる。，)「ルイス塩酸基説に従うと，酸塩基反応はルイス酸がルイス塩基の非a共有電子対を塩基と共有して配位錯体を生成する反応である（９頁）。」「ルイス塩基…ルイス酸塩基説で定義される塩基で“共有されて，いない少なくとも一つの電子対をもつ物質，すなわち電子対供与体…のことをいう（６頁）。”」
)「ルイス酸塩基説…１９２３年に   が非共有電子対の授受bG.N.Lewisに着目して提出した酸塩基の概念。は“少なくとも一つの電子対Lewisを受取ることのできる空の軌道をもった物質，すなわち電子対受容体…”を酸と“共有されていない少なくとも一つの電子対をもった物質，，すなわち電子対供与体…”を塩基と定義した」。
)特許請求の範囲c
【請求項１】
一定量のセボフルランの貯蔵方法であって，…該容器の該内壁を空軌道を有するルイス酸の当該空軌道に電子を供与するルイス酸抑制剤で被覆する工程，及び該一定量のセボフルランを該容器によって規定される該内部空間内に配置する工程を含んでなることを特徴とする方法。
)【０００３】d
フルオロエーテルは優れた麻酔薬であるが，幾つかのフルオロエーテルでは安定性に問題があることが判明した。より詳細には，特定のフ，，ルオロエーテルは１種類もしくはそれ以上のルイス酸が存在するとフッ化水素酸等の潜在的に毒性を有する化学物質を含む幾つかの産物に分解することが明らかになった。フッ化水素酸は経口摂取及び吸入すると毒性を呈し，皮膚や粘膜を強度に腐食する。
)【０００４】e
フルオロエーテルの分解はガラス製の容器中で起こることが分かった。ガラス製容器中でのフルオロエーテルの分解は容器中に存在する微量のルイス酸によって活性化されるものと考えられる。ルイス酸のソースはガラスの天然成分である酸化アルミニウムであり得る。ガラス壁が何らかの原因で変質または腐食すると酸化アルミニウムが露出し，容器の内容物と接触するようになる。すると，ルイス酸がフルオロエーテルを攻撃し，フルオロエーテルを分解する。
)【００２６】f
本明細書で用いる「ルイス酸抑制剤」という用語は，ルイス酸の空軌道と相互作用し，それによりその酸の潜在的な反応部位を遮断するあらゆる化合物を表している。生理学的に許容可能なあらゆるルイス酸抑制剤を本発明の組成物に使用することができる。本発明で使用できるルイス酸抑制剤の例は，水，ブチル化ヒドロキシトルエン（１，６－ビス（１，１－ジメチル－エチル）－４－メチルフェノール，メチル）パラベン（４－ヒドロキシ安息香酸メチルエステル，プロピルパラベ）ン（４－ヒドロキシ安息香酸プロピルエステル，プロポホール（２，）６－ジイソプロピルフェノール及びチモール５－メチル－２－   １），（（－メチルエチル）フェノール）を含む。
)【００２８】g
本発明の組成物で使用するのに好適なルイス酸抑制剤は水である。…他のルイス酸抑制剤の場合は，水のモル量に基づくモル当量を使用すべきである。
)【００２９】h


フルオロエーテル化合物がルイス酸に晒されると，本組成物中に存在する生理学的に許容可能なルイス酸抑制剤がルイス酸の空軌道に電子を供与し，該抑制剤と該酸との間に共有結合を形成する。イ以上によれば，本件特許発明の構成要件Ｄの「ルイス酸抑制剤」とは，ルイス酸の空軌道と相互作用し（すなわち，分子中に電子供与性のある基を有しており，ルイス酸の空軌道部位に電子を供与し，それにより当該）ルイス酸の潜在的な反応部位を遮断して，当該ルイス酸と接触するセボフルラン等のフルオロエーテル化合物がルイス酸によって分解することを抑制するあらゆる化合物を意味することが明らかであり，しかも，請求項１において「空軌道を有するルイス酸の当該空軌道に電子を供与するルイ，ス酸抑制剤」と規定されているところから，ルイス酸に対し電子を供与するとの機能を果たすものが「ルイス酸抑制剤」であることは，特許請求の範囲の記載自体からも明らかである。そして，分子中に電子供与性のある基を有しており，ルイス酸の空軌道と相互作用する化合物（ルイス酸抑制剤）とは，前記化学大辞典及び化学辞典に記載されたルイス塩基と同義であり，本件明細書に具体的に例示されているもの以外のもので，いかなる化合物が上記定義に該当するかは当業者にとって自明である。なお，被告は，本件明細書の記載からは，セボフルラン等のフルオロエーテル化合物やガラスもルイス酸抑制剤に該当するように解釈される旨主張する。確かに，セボフルラン等のフルオロエーテル化合物及びガラスも分子中に電子供与性のある基を有する（弁論の全趣旨。しかし，セボフ）ルラン等のフルオロエーテル化合物がルイス酸の空軌道と相互作用することはセボフルランが分解されることを意味している。しかし，本件特許発明でいうルイス酸抑制剤は，前記認定のとおり，ルイス酸の潜在的な反応部位を遮断して当該ルイス酸と接触するセボフルラン等のフルオロエーテル化合物がルイス酸によって分解することを抑制する化合物である。したがって，セボフルラン等のフルオロエーテル化合物がルイス酸と相互作用するものであるとしても，セボフルラン等のフルオロエーテル化合物の分解を抑制するものではないから，セボフルラン等のフルオロエーテル化合「」。物が本件特許発明のルイス酸抑制剤   に含まれないことは明らかであるまた，本件明細書には，ガラスの天然成分である酸化アルミニウムがセボフルランを分解する原因であることが記載されているのであるから（前記ア)，ガラスで容器内壁を被覆したとしてもセボフルランの分解は抑制e   ）されず，ガラスが本件特許発明の「ルイス酸抑制剤」に含まれないことは明らかである。
被告は，本件明細書【００２６【００２９】の記載を参酌すれば，】，ある化合物が「ルイス酸抑制剤」であるといえるためには，当該化合物がルイス酸の空軌道と相互作用し，空軌道に電子を供与して，該ルイス酸との間に共有結合を形成する必要があるものの，多量のセボフルランの存在下において，いかなる化合物がルイス酸がセボフルランを分解させるより，，早くルイス酸と共有結合を生じさせるかは当業者にとって明らかでないと主張する。確かに，本件明細書にはセボフルランとルイス酸抑制剤からなる組成物を用いて容器内壁を被覆するとの構成（実施例７）が記載されている（甲１３。しかし，セボフルランよりルイス酸との反応が遅い化）合物は，ルイス酸の潜在的な反応部位を遮断して当該ルイス酸と接触するセボフルラン等のフルオロエーテル化合物がルイス酸によって分解することを抑制する化合物とはいえないのであるから，本件特許発明の構成要件Ｄにいう「空軌道を有するルイス酸の当該空軌道に電子を供与するルイス酸抑制剤」に当たらないと解すべきである。したがって，ルイス酸抑制剤の反応速度についての記載がないとしても，本件特許発明においてはルイス酸抑制剤の意味が不明確であるということはない。なお，本件特許発明においてルイス酸による容器内壁の「被覆」は，必ずしもセボフルランとルイス酸抑制剤からなる組成物を用いてなされる場合に限定されるものではないことは後記()のとおりである。3
ウ小括
したがって，本件特許発明の構成要件Ｄの「ルイス酸抑制剤」を本件明細書に具体的に列挙された化合物に限定して解釈する理由はない。()争点２－２（本件特許発明の構成要件Ｄの「ルイス酸抑制剤」は麻酔薬組2成物の一成分になり得る物質に限定されるか）についてア本件特許発明の構成要件Ｄの「ルイス酸抑制剤」とは，ルイス酸の空軌道と相互作用し（すなわち，分子中に電子供与性のある基を有しており，ルイス酸の空軌道部位に電子を供与し，それにより当該ルイス酸の潜在）的な反応部位を遮断して，当該ルイス酸と接触するセボフルラン等のフルオロエーテル化合物がルイス酸によって分解することを抑制するあらゆる化合物を意味することは前記認定のとおりである。したがって，このことからすれば，本件特許発明の構成要件Ｄの「ルイス酸抑制剤」を麻薬組成物の一成分に成り得るものに限定して解すべき理由はない。イ被告は，本件分割出願当初明細書の特許請求の範囲の請求項１ないし６及び本件分割出願当初明細書及び本件明細書の【発明の詳細な説明】の記載からすれば，本件特許発明の「ルイス酸抑制剤」には，セボフルランに不溶性の固体で，麻酔薬組成物の一成分とならないものは含まれないと主張する。
証拠（甲２，３，１３，２４，２９，乙１の１・２，２，５，６の１ないし４）及び弁論の全趣旨によれば，本件特許発明の出願経過並びに本件分割出願当初明細書及び本件明細書の記載は次のとおりである。)原告らは，平成１１年７月２６日，本件特許発明の親出願（特願平１a０－５３２１６８）をした（乙１の１・２。なお，上記特許請求の範）囲の記載は，その後，２度にわたって補正された（乙２，５。）)原告らは，平成１２年１１月１６日付けで本件特許発明を分割出願しbた（本件特許出願。本件分割出願当初明細書の特許請求の範囲の記載）は次の①のとおりである（乙６の１・２。また，本件分割出願当初明）細書の【発明の詳細な説明】の記載は【図面の簡単な説明】の記載が，加わったほかは，親出願の当初明細書の【発明の詳細な説明】の記載のとおりである。そして，本件明細書の【発明の詳細な説明】の記載も，本件分割出願当初明細書の【発明の詳細な説明】の記載と同じであり，同明細書には次の②ないし⑰の記載がある（乙６の１・２，甲１３。）
①特許請求の範囲
請求項１「一定量のセボフルランを含む麻酔薬組成物であって，ルイス酸による該一定量のセボフルランの分解を防止するために十分量の水以外のルイス酸抑制剤が該組成物に添加されることを特徴とす
る，前記麻酔薬組成物」


請求項２「該ルイス酸抑制剤が，ブチル化ヒドロキシトルエン，メチルパラベン，プロピルパラベン，プロポホール，またはチモールか，」らなる群から選択されることを特徴とする請求項１に記載の組成物請求項３「上記一定量のセボフルランに対して上記ルイス酸抑制剤を添加するステップを含むことを特徴とする，請求項１に記載の麻酔
薬組成物の調製法」
請求項４「上記ルイス酸抑制剤に対して上記一定量のセボフルランを添加するステップを含むことを特徴とする，請求項１に記載の麻酔
薬組成物の調製法」
請求項５「一定量のセボフルランのルイス酸による分解を防止する方法であって，該方法は，該一定量のセボフルランに対して，ルイス酸による該一定量のセボフルランの分解を防止するために有効な量の水以外のルイス酸抑制剤を添加するステップを含んでいることを特徴
とする方法」
請求項６「上記ルイス酸抑制剤が，ブチル化ヒドロキシトルエン，メチルパラベン，プロピルパラベン，プロポホール，またはチモール，」からなる群から選択されることを特徴とする請求項５に記載の方法
②【発明の詳細な説明】
【０００１】
発明の技術分野
本発明は，一般に，ルイス酸の存在下においても分解しない，安定した麻酔用フルオロエーテル組成物に関する。また，本発明は，ルイス酸の存在下におけるフルオロエーテルの分解抑制法についても開示する。
③【０００４】
フルオロエーテルの分解はガラス製の容器中で起こることが分かった。ガラス製容器中でのフルオロエーテルの分解は容器中に存在する微量のルイス酸によって活性化されるものと考えられる。ルイス酸のソースはガラスの天然成分である酸化アルミニウムであり得る。ガラス壁が何らかの原因で変質または腐食すると酸化アルミニウムが露出し，容器の内容物と接触するようになる。すると，ルイス酸がフルオロエーテルを攻撃し，フルオロエーテルを分解する（下線付加）。
④【００１０】
発明の要約
本発明は，そこに有効な安定化量のルイス酸抑制剤が付加されたアルファフルオロエーテル部分を有するフルオロエーテル化合物を含有する安定な麻酔薬組成物に関する。好適なフルオロエーテル化合物はセボフルランであり，また，好適なルイス酸抑制剤は水である。本組成物は，ルイス酸抑制剤をフルオロエーテル化合物に加えることにより，またはフルオロエーテル化合物をルイス酸抑制剤に加えることにより，あるいは容器をルイス酸抑制剤で洗浄した後，フルオロエーテル化合物を加えることにより調製することができる。
【００１１】
また，本発明は，アルファフルオロエーテル部分を有するフルオロエーテル化合物の安定化法も含む。本方法は，有効な安定化量のルイス酸抑制剤をフルオロエーテル化合物に加えることにより，ルイス酸による該フルオロエーテル化合物の分解を防止することを含む。…
⑤【００１７】
発明の詳細な説明
本発明はルイス酸の存在下においても分解しない，安定な麻酔薬組成物を提供する。また，本発明は該麻酔薬組成物の調製法についても開示する。
⑥【００２５】
本発明の組成物は，…フルオロエーテル化合物を含んでいる。…
【００２６】
また，本発明の麻酔薬組成物は生理学的に許容可能なルイス酸抑制。「」，剤も含んでいる   本明細書で用いるルイス酸抑制剤という用語はルイス酸の空軌道と相互作用し，それによりその酸の潜在的な反応部位を遮断するあらゆる化合物を表している。生理学的に許容可能なあらゆるルイス酸抑制剤を本発明の組成物に使用することができる。本発明で使用できるルイス酸抑制剤の例は，水，ブチル化ヒドロキシトルエン（１，６－ビス（１，１－ジメチル－エチル）－４－メチルフェノール，メチルパラベン（４－ヒドロキシ安息香酸メチルエステ）），（），ルプロピルパラベン   ４－ヒドロキシ安息香酸プロピルエステルプロポホール（２，６－ジイソプロピルフェノール，及びチモール）（５－メチル－２－（１－メチルエチル）フェノール）を含む。
⑦【００２９】
フルオロエーテル化合物がルイス酸に晒されると，本組成物中に存在する生理学的に許容可能なルイス酸抑制剤がルイス酸の空軌道に電子を供与し，該抑制剤と該酸との間に共有結合を形成する。…
⑧【００３０】
本発明の組成物は様々な方法で調製することができる。ある局面では，先ずガラス製ボトル等の容器をルイス酸抑制剤で洗浄またはすすぎ洗いした後，その容器にフルオロエーテル化合物が充填される。任意に，洗浄またはすすぎ洗いした後，その容器を部分的に乾燥させて。，。もよいフルオロエーテルを容器に付加した後   その容器を密封する本明細書で用いる「部分的に乾燥」という用語は，乾燥された容器または容器内に化合物の残留物が残るような不完全な乾燥プロセスを表している。また，本明細書で用いる「容器」という用語は，物品を保，，，持するために使用することができるガラスプラスチック   スチール。，，または他の材料でできた入れ物を意味している容器の例は   ボトルアンプル，試験管，ビーカー等を含む。
⑨【００３１】
別の局面では，フルオロエーテル化合物を容器に充填する前に，乾燥した容器にルイス酸抑制剤を加える。ルイス酸抑制剤を加えた後，その容器にフルオロエーテル化合物が付加される。代替的に，既にフルオロエーテル化合物を含有している容器にルイス酸抑制剤を直接加えてもよい。
⑩【００３２】
更に別な局面では，フルオロエーテル化合物が充填されている容器にルイス酸抑制剤を湿潤条件下で加えてもよい。例えば，水分が容器内に蓄積するだけの充分な時間の間，容器を湿潤チャンバー内に置くことにより，フルオロエーテル化合物が充填された容器に水を加えることができる。
⑪【００３３】
ルイス酸抑制剤は製造プロセスのあらゆる適切なポイントで本組成物に加えることができ，例えば，５００リットル入り出荷容器等の出荷容器に充填する前の昀終製造ステップで加えることもできる。…更に，適量のルイス酸抑制剤を含有する少量の本組成物を用いて容器を洗浄またはすすぎ洗いし，容器に残っている可能性のあるルイス酸を中和することができる。ルイス酸を中和したら容器を空にし，その容，。器に付加量のフルオロエーテル化合物を加え容器を密封してもよい
⑫【００４０】
実施例３：水添加試験…によるアンプル内でのセボフルランの分解…合計１０本のアンプルにセボフルランと様々な量の水を充填した。そのうち５本のアンプルをセットＡとし，残りの５本をセットＢとした。次いで，それらのアンプルを１１９℃で３時間オートクレーブした。セットＡのサンプルは一晩振とう機に掛け，水分をガラス表面に被覆できるようにした…その結果が以下の表２に示されている下。。（線付加）
⑬【００４２】
表２の結果は，セットＡ及びセットＢのアンプルの場合，少なくとも５９５ｐｐｍの水があれば充分にセボフルランの分解を抑制できることを示している。また，この結果は，一晩振とうしたアンプルと一晩振とうしなかったアンプルとの間に有意な差がないことを示している。
⑭【００５０】
実施例６：…褐色ガラス製ボトル内でのセボフルランの分解に関す


る追加試験
【００５１】
１０本のボトルすべてを，約２０ｐｐｍの水を含有する分解していないセボフルランで再度数回すすぎ洗いした。５本の対照Ｓｅｖｏグループのボトルに対しては，約２０ｐｐｍの水を含有する１００ｍＬのセボフルランを各ボトルに入れた。一方，５本の試験グループボトルに対しては，約４００ｐｐｍの水（添加）を含有する１００ｍＬのセボフルランを各ボトルに入れた。
【００５２】
開始時間（時間ゼロ時）と５０℃で１８時間加熱した後にすべてのサンプルをガスクロマトグラフィーで分析した。…その結果が以下の表６に示されている。
⑮【００５４】
表６の結果は，時間ゼロ時では，表４のゼロ時の結果と比べると，セボフルランの有意な分解が観察されなかったことを示している。表６の結果は，試験Ｓｅｖｏグループ（４００ｐｐｍの水）ではセボフルランの分解度がかなり低減されたことを示している。…しかし，試験ＳｅｖｏグループのＨＦＩＰ濃度はかなり高く，ガラス表面が尚も幾分活性状態にあったことを示唆している。
⑯【００５６】
実施例７：活性化された…褐色ガラス製ボトル内でのセボフルラン
の分解に関する追加試験
。，…各ボトルを新鮮なセボフルランで充分にすすぎ洗いした次いで各ボトルに約１２５ｍＬの水飽和セボフルランを入れた。その後，その５本のボトルを回転機に約２時間掛け，活性化されたガラス表面に水を被覆できるようにした。次いで，各ボトルから水飽和セボフルランを排液し，４００（添加）ｐｐｍの水を含有する１００ｍＬのセボフルランで置換した。５０℃で１８時間，３６時間，及び１７８時間，。加熱した後すべてのサンプルをガスクロマトグラフィーで分析した…その結果が以下の表７に示されている（下線付加）。
⑰【００５８】
表７の結果は，活性化されたガラス表面を加熱する前に水飽和セボフルランで処理することにより，セボフルランの分解が大いに抑制されたことを示している（下線付加）。
)原告らは，平成１６年６月２５日提出の手続補正書において，本件特c許出願における特許請求の範囲の記載を次のとおり補正した（下線部が補正部分である。以下「本件補正１」という。甲２昀終頁。）
①請求項１
「一定量のセボフルランの貯蔵方法であって，該方法は，内部空間を規定する容器であって，かつ該容器により規定される該内部空間に隣接する内壁を有する容器を供する工程，一定量のセボフルランを供する工程，該容器の該内壁をルイス酸抑制剤で被覆する工程，及び該一定量のセボフルランを該容器によって規定される該内部空間内に配
置する工程を含んでなることを特徴とする方法」
②請求項２
「上記ルイス酸抑制剤が，水，ブチル化ヒドロキシトルエン，メチルパラベン，プロピルパラベン，プロポホール，及びチモールからなる群から選択されることを特徴とする，請求項１に記載の方法」
③請求項３
「セボフルラン貯蔵用容器であって，該容器が内部空間を規定し，かつ該容器により規定される内部空間に隣接する内壁を有する容器であり，更に該内壁がルイス酸抑制剤により被覆されている容器」
④請求項４
「上記ルイス酸抑制剤が，水，ブチル化ヒドロキシトルエン，メチルパラベン，プロピルパラベン，プロポホール，及びチモールからなる群から選択されることを特徴とする，請求項３に記載の容器」)原告らは，平成１６年１０月６日付けで，意見書（甲２９）と共に参d考資料３及び同４として，前記)⑥に記載された水以外のルイス酸抑b制剤がセボフルランの分解抑制効果を有することを証明する実験成績証明書１及び同２（甲２４）を作成して提出した。当該各実験成績証明書においては，いずれのルイス酸抑制剤についてもこれをセボフルランに添加して組成物にした上で実験が行われた。
)原告らは，平成１７年２月２３日提出の手続補正書において，本件特e許出願における特許請求の範囲の記載を次のとおり補正した（下線部が補正部分である。以下「本件補正２」という。甲３。）
①請求項１（本件特許発明）
「一定量のセボフルランの貯蔵方法であって，該方法は，内部空間を規定する容器であって，かつ該容器により規定される該内部空間に隣接する内壁を有する容器を供する工程，一定量のセボフルランを供する工程，該容器の該内壁を空軌道を有するルイス酸の当該空軌道に電子を供与するルイス酸抑制剤で被覆する工程，及び該一定量のセボフルランを該容器によって規定される該内部空間内に配置する工程を
含んでなることを特徴とする方法」
②請求項２
「上記空軌道を有するルイス酸の当該空軌道に電子を供与するルイス酸抑制剤が，水，ブチル化ヒドロキシトルエン，メチルパラベン，プロピルパラベン，プロポホール，及びチモールからなる群から選択
されることを特徴とする，請求項１に記載の方法」


)以上によれば，本件明細書（本件分割出願当初明細書及び親出願の当f初明細書のいずれについても同じである）の【発明の詳細な説明】に。は，まず，ルイス酸抑制剤を一成分とする麻酔薬組成物及び同組成物の調製方法並びにルイス酸の存在下におけるフルオロエーテルの分解抑制法が記載されている（前記)②④⑤。このうち，ルイス酸の存在下にb   ）おけるフルオロエーテルの分解抑制法の一態様として，ルイス酸抑制剤をフルオロエーテル化合物に添加する方法が記載されている（前記)b④。また，ルイス酸抑制剤として具体的に例示されている化合物はす）べてセボフルラン等からなる麻酔薬組成物の一成分になり得るものであり（前記)⑥，)   ，本件明細書においては，上記組成物及び同組成物bd）調製方法並びにルイス酸の存在下におけるフルオロエーテルの分解抑制法の実施態様として，ルイス酸抑制剤をフルオロエーテル化合物に添加する方法が詳細に記載されている（前記)⑧ないし⑪。実施例においb   ）てもルイス酸抑制剤を一成分とする麻酔薬組成物を用いる構成が記載されている（前記)⑫ないし⑰。さらに，ルイス酸抑制剤が麻酔薬組成b   ）物の一成分となる場合を想定して，麻酔薬組成物に用いられるルイス酸抑制剤は「生理学的に許容可能な」ものであることがたびたび記載さ，れ（前記)⑥⑦，ルイス酸抑制剤がルイス酸と相互作用する経過を記b   ）載するに当たって「本組成物中に存在する…ルイス酸抑制剤がルイス酸の空軌道に電子を供与し…」と記載している（前記)⑦。なお，本件b   ）分割出願当初明細書の特許請求の範囲にはルイス酸抑制剤を麻酔薬組成物の一成分とする構成のみが記載されている（前記)①。同当初明細b書の請求項１及び２が組成物についての記載，請求項３及び４が組成物の調製方法についての記載，請求項５及び６がセボフルランの分解抑制法についての記載である。このように，本件明細書は，主としてル。）イス酸抑制剤が麻酔薬組成物の一成分となる態様を念頭において記載されたものといえる。
しかしながら，本件明細書においては，フルオロエーテル化合物を分解するルイス酸が容器中に存在すること，すなわち，ガラス壁が何らかの原因で変質又は腐食すると酸化アルミニウム（ルイス酸）が露出し，（），，フルオロエーテルを分解することが記載されており前記)③   またbルイス酸抑制剤が当該ルイス酸の空軌道に電子を供与して共有結合を形成しルイス酸の潜在的な反応部分を遮断することも記載されている前，（記)⑥，⑦。また，ルイス酸抑制剤を一成分とする麻酔薬組成物の調b   ）製方法の記載としてではあるが「先ずガラス製ボトル等の容器をルイ，ス酸抑制剤で洗浄またはすすぎ洗いした後，その容器にフルオロエーテル化合物が充填される（前記)⑧）旨の記載が存在し，ルイス酸抑制」   b剤単体で容器表面を中和する構成が記載されている。
，，（，   ）さらに本件明細書には実施例６   前記)⑭⑮本件明細書表６bの試験グループ（容器の表面を約２０ｐｐｍの水を含有するセボフルランですすぎ洗いした後，容器に４００ｐｐｍという十分な量の水を添加したセボフルランを充填した実施例である）においては，１８時間後。にセボフルランが分解することにより生じるＨＦＩＰの値が８４ないし６０５，総分解産物の値が９８ないし６６９と分解の抑制が不十分であったのに対し，実施例７（前記)⑯⑰，本件明細書表７）において，b水飽和セボフルランを入れた後に，容器を約２時間回転機に掛け，ガラス表面に水を被覆した後，水飽和セボフルランを排液し，その後に，水含有セボフルランを入れ，実施例６と同一条件で実験したところ，３６時間後，１７８時間後においてもＨＦＩＰの値が１０以下ないし２８，総分解産物の値が５０以下と極めて低くなっており，セボフルランの分。，解抑制効果が著しいことが記載されている上記実施例の効果の差異は貯蔵対象であるセボフルランを容器に充填する前に，水飽和セボフルランを入れた容器を回転機に掛けて，容器内壁を水（ルイス酸抑制剤）で被覆した後，排液することがセボフルランの分解を抑制するのに有効であることを示すものである。確かに，実施例７は，容器表面をルイス酸抑制剤である水を添加した水飽和セボフルラン（ルイス酸抑制剤を一成分とする麻酔薬組成物）で処理する態様であるものの，約２時間回転機にかけることにより，ルイス酸抑制剤である水を容器内壁に被覆するというものである。そして，本件明細書には，上記のとおり，容器内壁に存在するルイス酸が原因となって，セボフルランが分解されること，ルイス酸抑制剤が当該ルイス酸の空軌道と相互作用することによって，ルイス酸の潜在的な反応部位を遮断するとの技術思想の中核となる部分が記載されているのであるから（前記)③⑥⑦，当業者であれば，実施b   ）例７から，容器内壁をルイス酸抑制剤で被覆し，ルイス酸の潜在的な反応部位を遮断した上で，その後に，貯蔵用セボフルランを入れるとの技術思想（発明）を把握することができるのである。そして，同発明において，実施例７における容器内壁の表面の処理をルイス酸抑制剤単体で行うかルイス酸抑制剤を添加したセボフルランで行うかでセボフルランの分解抑制という作用効果に違いが生じるものではないことは，上記の本件明細書の記載（前記)③⑥⑦）から明らかである。b
ウ小括
以上によれば，本件分割出願当初明細書の請求項１は「水以外のルイ，，」ス酸抑制剤が該組成物に添加されることを特徴とする前記麻酔薬組成物であり，その余の請求項も，麻酔薬組成物の調製方法，セボフルラン分解抑止方法である等の違いはあるものの，いずれも水以外のルイス酸抑制剤をセボフルランに添加するというものであり，ルイス酸抑制剤をセボフルランに添加するとの要件があることから，当該ルイス酸抑制剤がセボフルランに均一に分散し，麻酔薬組成物となるものを特許請求の範囲に明記したものであるということはできるものの，それは，各請求項に「添加」との用語あるいは「麻酔薬組成物」との用語が使用されているためであり，「ルイス酸抑制剤」との用語自体は，本件明細書の【００２６】に定義されたとおりのものとして理解すべきである。本件明細書においては「ルイス酸抑制剤」は「ルイス酸の空軌道と相互作用し，それによりその酸の，潜在的な反応部位を遮断するあらゆる化合物（甲１３【００２６）と」】定義されているのであり，それが麻酔薬組成物の一成分になり得るものに限定されているということはできない。
()争点２－３（被告方法の構成ｄの「エポキシフェノリックレジンのラッカ3ー」がルイス酸抑制効果を有するか）について


ア証拠（甲１１の１・２，１５，２１の１・２，２２の１・２，２５の１・２，３１，３２，４７，乙８）及び弁論の全趣旨によれば次の事実が認められる。
)東京大学大学院理学系研究科化学専攻助教授理学博士Ｂ作成の鑑定意a見書には，次のような記載がある（甲１５。）
「エポキシフェノリックレジンは分子中に多くのヒドロキシ基（－ＯＨ）やエーテル基（－Ｏ－）などの酸素原子を有するが，この酸素原子は不対電子対…を有するルイス塩基である。アルミニウムの酸化物を例に挙げると中心金属アルミニウムは電子が欠乏した電子対受容体（ルイス酸）であり，酸素原子の電子対の配位により（電子対を当該酸素と共有する形で）配位化合物を形成する。電子対の供与を受けたルイス酸は電子対受容能力を失い，いわゆるルイス酸としての活性（酸強度）を抑制される」。
「…ルイス酸とルイス塩基の反応は電子対のやり取りという非常に単純，簡単な反応形式である。多くの場合，ルイス酸は電子不足状態にある金属原子であり，例えば，酸化アルミニウムの中心金属原子のアルミニウムもその一つである。一方，含酸素有機物…，含窒素有機物…といった有機化合物中の酸素原子や窒素原子は，不対電子対を有する，いわゆるルイス塩基である。ルイス酸とルイス塩基の反応は容易に進行し，
電子対を共有する配位化合物を形成する…」
)合衆国地方裁判所イリノイ州北地区東部においてロナルド・エイ・グbズマン判事の面前でなされた審理手続記録には，ケース・ウエスタン・リザーブ大学ケース・スクール・オブ・エンジニアリング高分子化学・エンジニアリング学部名誉教授Ｃの発言記録として次の記載がある（甲２１の１・２，２２の１・２。）
「これが…エポキシフェノリックレジンのエポキシ部分で，左上手や右上手にあるのが，いわゆるＯＨ基です。…ＯＨ基は…アルコール基となっており，非共有電子を有し，ルイス酸が接近すると，電子を与え，共有することができます。同様に，エーテル基が２，３ありますが，一般に…これらのエーテル基もルイス酸と共有されうる電子を有しています。よって，エポキシ部分だけでもルイス酸と相互作用できます」。「…どんなエポキシフェノリックのエポキシ部分にもこれらのアルコールやエーテル基があります」。
「…エポキシフェノリックと正しく分類される全てのレジンは，一義的にヒドロキシ基で且つアルコールすなわちヒドロキシアルコールと，エーテル基を有しており，これらの基はルイス酸と反応します」。)Ｄは，平成１２年５月１日，米国バクスターのＡに対し，次のようなc内容の電子メールを送信した…被覆されたアルミ容器について…ル。「『イス酸触媒による分解』が起こる心配をする必要がありましょうか」。Ａは，同日，Ｄに対し，次のような電子メールを送信して上記の質問に返答した。
「私の直感では無いと思います。エポキシフェノリックレジンはそれ自体もその一部もルイス酸の特性を有しないはずです。唯一の懸念は，埋まっている不純物…が在るかもしれないことです。しかし，エポキシフェノリックレジンはルイス酸触媒ではなく求核触媒の下で重合されるはずです。たとえ，その触媒がルイス酸性としても，フェノリックレジンは，セボより優れた電子供与性のあるエーテル結合を含んでおり，ある程度優先的にルイス酸と結合し，不活性化してくれるでしょう（甲。」２５の１・２）
)被告の関連会社であるバクスター・ファーマスーティカル・プロダクdツ・インク及び米国バクスターは，本件米国関連訴訟において，米国イリノイ州北部地方裁判所東部地区に対し「バクスターによるトライア，ル後第１弁論趣意書」を提出した。同書面には「ルイス酸抑制剤」に，ついて次のような記載がある（甲１１の１・２。）
「添付明細書には『ルイス酸抑制剤』とは『ルイス酸の空軌道に，，相互に作用し，それによりルイス酸の反応をブロックする化合物のすべて』を意味することが明白に示されている。…エポキシフェノリックレジンの使用は（それが潜在的な反応部位をブロックするよう作用する範囲において，クレーム範囲に包含されていた。しかしながら，１９９）８年１２月，アボット社は，抑制剤の範囲を()水，又は()マーカッシabュグループから選択された化合物に限定するとのクレーム補正を行った。そこで…エポキシフェノリックレジンは，クレームの文言の範囲から外された」。
)原告セントラル硝子常務執行役員Ｅ作成の平成１７年１０月１１日付eけ実験成績証明書（甲３１証明書）によれば，次の事実が認められる。褐色ガラスに２０ｍＬの乾燥セボフルランと活性アルミナ１０ｍｇを入れたサンプルを６本用意し，各瓶に０から６３５ｍｇまでの様々な量の粉砕した旭電化工業株製エポキシフェノリックレジンを入れた   同（）（エポキシフェノリックレジンと実際に被告方法において使用されているＨＯＢＡ社製のエポキシフェノリックレジンとの比較実験（甲３５証明書）によれば，両者は類似するビスフェノールＡ型エポキシ樹脂である。５０℃で２４時間放置した場合，エポキシフェノリックレジン。）の添加量（０ｍｇないし２００ｍｇ）に応じて総分解物の値が０．６８１２４から０．１０２７１まで段階的に減少し，エポキシフェノリックレジンを６３５ｍｇ添加したサンプルは２００ｍｇ添加したサンプルより総分解物の値がわずかに多く０．１１１７３であった。５０℃で７２時間放置した場合，エポキシフェノリックレジンの添加量（０ｍｇないし６３５ｍｇ）に応じて総分解物の値が５．７６０９１から０．１３６５１まで段階的に減少した。
（）f)Ｅ作成の平成１７年１０月３１日付け実験成績証明書甲３２証明書によれば，次の事実が認められる。
褐色ガラスに２０ｍＬの乾燥セボフルランと活性アルミナ１０ｍｇを入れたサンプルを１０本用意し，各瓶に０から２００ｍｇまでの様々な量の粉砕したＨＯＢＡ社製エポキシフェノリックレジンを入れた。５０℃で２４時間放置した場合，エポキシフェノリックレジンの添加量（０）．．ｍｇないし２００ｍｇに応じて総分解物の値が０   ４５６４２から０１３９９６まで段階的に減少し，５０℃で７２時間放置した場合，エポキシフェノリックレジンの添加量（０ｍｇないし２００ｍｇ）に応じて総分解物の値が３．６３８９５から１．１３２３１まで段階的に減少した。
)Ｅ作成の平成１８年３月１６日付け実験成績証明書（甲４７）によれgば，次の事実が認められる。


褐色ガラスに２０ｍＬの乾燥セボフルランと活性アルミナ１０ｍｇを入れたサンプル６本を用意し，各瓶に０から１００ｍｇまでの様々な量のＨＯＢＡ社製エポキシラッカー（１１．０ｇを硬化させた場合のエポキシ量４．２ｇ）を入れた。５０℃で２４時間放置した場合，エポキシラッカーの添加量（０ｍｇないし１００ｍｇ）に応じて総分解物の値が０．１５６２０から０．００３２９まで段階的に減少し，５０℃で７２時間放置した場合，エポキシラッカーの添加量（０ｍｇないし１００ｍｇ）に応じて総分解物の値が５．１４６７６から０．００３２６まで段階的に減少した。
イ以上の認定事実によれば，エポキシフェノリックレジンは，その化学構造からルイス酸の空軌道と相互作用し（すなわち，分子中に電子供与性のある基を有しており，ルイス酸の空軌道部位に電子を供与し，それによ）り当該ルイス酸の潜在的な反応部位を遮断する性質を有することは明らかである（前記ア)ないし)   。また，サンプルに含まれる水分量を制限しad）て行った実験においても，ルイス酸（ガラス容器）に晒されたセボフルランにエポキシフェノリックレジンを添加すると，添加量に応じてセボフルラン中の総分解物の値が段階的に減少しているのであるから，エポキシフェノリックレジンがルイス酸による分解を抑制していることが明らかである（前記ア)ないし)   。したがって，エポキシフェノリックレジンは，eg）ルイス酸の空軌道と相互作用し，それにより当該ルイス酸の潜在的な反応部位を遮断して当該ルイス酸と接触するセボフルラン等のフルオロエーテル化合物がルイス酸によって分解することを抑制する化合物であるから，本件特許発明の構成要件Ｄの「ルイス酸抑制剤」に当たる。
ウ前記ア)及び   )の実験結果についてef
)前記ア)及び   )の実験について，Ａが次のような内容を含む宣誓供aef述書を作成している（乙１２。）


「第１に，いずれのテストも，バクスターの容器からのエポキシフェノリックレジンを用いて行われなかった。甲３１号証の実験は，異なるメーカーの樹脂を用いている。甲３２号証の実験は，ＨＯＢＡ７９４０ＨＬ樹脂を用いているが，この樹脂は，不特定の条件下，不特定の表面。，『』の上で硬化させられている   Ｅ博士は樹脂が硬化し硝子状となって，，，，   ，と述べているがＥ博士は残留溶媒も   樹脂の厚みも報告せずまたこの実験室での調製物がバクスターのボトルに存在するライニングと等価であることを実証するための他の特性の測定も報告していない。硬化の時間および温度，硬化させる樹脂の下に存在する表面の熱伝導特性，，。ならびに樹脂層の厚みのすべてが硬化プロセスに重大な影響を与えるさらにまた，Ｅ博士に使用された粉砕樹脂は，セボフルラン中を動き回り，この研究において使用された活性化されたアルミナに自由に付着して，アルミナの表面を（化学的に中和するのでなく）物理的に塞ぐことができる。このことにより，樹脂がボトルの壁に結合して動くことができないバクスターのボトル中の状況とは完全に異なる状況が発生する。第２に，硬化して粉砕されたエポキシ樹脂が，混入物をセボフルランに導入し，その混入物が実験結果を妨げた可能性がある。…甲３１号証および甲３２号証において，Ｅ博士は，彼の粉砕樹脂の調製に抽出工程を追加した。…Ｅ博士により用いられた抽出手順が，この問題を解決したとは示されていない。…現実に，１回の抽出が混合物の可溶性成分の全てを除去するほど有効であることは滅多にない。第３に，この研究は，この研究に使用された粉砕樹脂に吸着された水の存在について適切に制御されなかった。私の第２の宣誓供述書に説明したとおり，樹脂の粉砕の使用により，水を吸着し得る表面積が増加する。Ｅ博士は，甲第３１号証および甲第３２号証の実験において水について制御したと主張したが，Ｅ博士の制御は，実験中に粉砕樹脂により水が添加される可能性を排除するには不十分であった。Ｅ博士は，彼の実験においてサンプル中の水含有量を測定しようと試みた。しかし…活性化されたアルミナが添加されたサンプルの水含有量の測定は，本質的に不適切である。なぜなら，そのアルミナ自体が，混合物から強力に水を吸着しかつ除去するからである。…適切な試験は，樹脂を添加するがアルミナが添加されないセボフルランのボトルのカールフィッシャー分析を行うことであった…。しかしながら，Ｅ博士は，この試験を行わなかった。このため，実験の開始の際にサンプル中にどれだけ多くの水が存在したかわからない。第４に，いずれのサンプルにおいてもｐＨ試験が行われなかった。ｐＨは，セボフルラン分解の公知の指標である。試験されたサンプルのすべてに見られる分解物のレベルからすると，ｐＨの値が４未満であると認められ，麻酔薬として使用するのに不適切なポイントにまでセボフ。，ルランが分解したことを示したであろうことがほぼ確実である第５に実験が（バクスターの容器とは異なり）ガラス容器において行われたという事実のために，添加された活性アルミナにより引き起こされたセボフルランの分解に樹脂が効果を有したのかを知ることが不可能である。ガラスは，セボフルランの分解に，本件訴訟において問題となっている特許に記載された『カスケード反応』により寄与することが知られている。この『カスケード反応』において，セボフルランの分解により放出されたＨＦは，ガラスを腐食し，そしてさらなるルイス酸部位を露出させ，分解速度の加速をもたらす。セボフルランの分解は（分解生成物Ｐ１およびＰ２の形成により示されるように）Ｅ博士のサンプルのすべてで明確に生じたのであるから，サンプルの間での分解の相違は容器のガラス表面上の反応において発生したＨＦの攻撃の抑制によるものであって，そして，セボフルランが実験中に曝される追加的なルイス酸部位の数の結果的な減少をもたらした可能性がある。樹脂がルイス酸分解よりもむしろカスケード反応を妨害できた可能性は，甲第３１号証および甲第３２号証に示されたデータ（このデータにおいて，ほとんどのサンプルにおいて経時的に分解が加速するが，昀も粉砕された樹脂においてはそれほど顕著には分解が加速しない）と整合する。これらの欠点のすべてのために，甲第３１号証および甲第３２号証のＥ博士の実験から，バクスターの容器のエポキシフェノリックレジンがルイス酸抑制剤であると結論することはできない。甲第３１号証および甲第３２号証のすべてのサンプルは，米国および欧州の監督機関により要求される９９．９７％の純度よりも低く，および日本の監督機関により要求される９９．９８５％の純度よりも低い純度のセボフルランを示す。結果的にこれらの実験からルイス酸分解が任意のルイス酸抑制剤により防がれることをどのようにして結論できるのかを理解することは困難である（乙１２）。」しかし，上記第１の点については，エポキシフェノリックレジンの化学構造を有していればルイス酸抑制剤に当たることは明らかである上，実験に用いられたエポキシフェノリックレジンは，被告製品において用いられているものと同一メーカーの製造する同一製品なのであるから，Ａの主張する被告製品のエポキシフェノリックレジンと等価であることを実証する実験をするまでの必要はない。また，上記各実験において，セボフルランに添加された粉末状のエポキシフェノリックレジンが活性化されたアルミナの表面を物理的に塞いでいるとは到底認められない。上記第２の点については，上記各実験においては不純物を除くための処置が施されているのであって，その信用性に問題はない。当該措置だけで不純物が取り除かれているとは限らない旨のＡの指摘は単なる憶測に。，，すぎない上記第３の点については   甲３１及び甲３２証明書によれば上記各実験において用いるセボフルラン及びエポキシフェノリックレジンについては，いずれもこれらを乾燥させる処置が施されており，その後も水分の混入を極力避けるためにドライボックス内にて作業を行っているのであるから，セボフルランとエポキシフェノリックレジンを混合した後に水含有量の測定を行っていないとしても，その信用性に問題はない。上記第４の点については，ｐＨ値が測定されていないとしても，セボフルランの総分解量の値からセボフルランの分解が抑制されていることは明らかである。上記第５の点についても，Ａの指摘するところは単なる憶測に過ぎない上，仮にＡの指摘するとおりであったとしても容器のガラス表面上の反応において発生したＨＦの攻撃を抑制することもルイス酸抑制効果の一つであるといえる。
したがって，Ａの乙１２宣誓供述書は上記結論に影響を与えるものではない。


)被告は，次の実験結果を指摘して，エポキシフェノリックレジンでb容器表面を被覆していても当該容器に保存されたセボフルランが分解される旨主張する。すなわち，Ａ作成の平成１３年１０月２６日付け医薬品開発レポート（乙８宣誓供述書の証拠Ｂ）によれば，エポキシフェノリックレジンラッカーで被覆したアルミニウム容器入りの被告製品３本に１０から５０ｍｇまでの様々な量の酸性アルミナを入れ，５５℃で２日間放置した場合は酸性アルミナの添加量に応じてセボフルランの純度が９９．９３７７％から９９．７７３２％まで段階的に減少し，５５℃で３日間放置した場合は９９．８９１６％から９９．７０３％まで段階，．．的に減少し５５℃で５日間放置した場合は９９   ８９０８％から９９７２２４％まで段階的に減少したものと認められる。しかし，上記実験においては，当該容器に意図的に添加されたルイス酸（酸性アルミナ）によってセボフルランが分解しているのであって，容器内壁表面に存在するルイス酸によってセボフルランが分解されているものではない。上記の実験結果は，エポキシフェノリックレジンが容器内壁表面に存在するルイス酸によるセボフルランの分解を抑制する旨の結論に影響を与えるものではない。
エエポキシフェノリックレジンがルイス酸と接触する回数について被告は，被告製品に用いられているエポキシフェノリックレジンは固体であるからその分子がルイス酸と接触する回数が極めて少なくルイス酸と反応が起こらない旨主張する。しかし，被告製品のエポキシフェノリックレジンは，ラッカー溶媒に溶かして液体状にして（溶媒に均一に溶けた状態で）容器表面に塗布されるものであって固体状で塗布されるものではないから，この段階においては，被告の主張が理由がないことは明らかである。被告方法においては，液体状のエポキシフェノリックレジンが容器内壁に塗布される工程が本件特許発明の構成要件Ｄの「該容器の該内壁を空軌道を有するルイス酸の当該空軌道に電子を供与するルイス酸抑制剤で被覆する工程」に該当するものであると解すべきである。したがって，被告製品に用いられているエポキシフェノリックレジンが固体になった段階については，本件特許発明との対比においては，この部分は付加的工程にすぎないのであるから，この段階において，エポキシフェノリックレジンがルイス酸と接触する可能性があるかどうかについて判断する必要性はない（ただし，被告製品においては，この段階においても，溶媒に均一に溶けたエポキシフェノリックレジンがアルミ容器内壁表面にまんべんなく塗布されたものが固化したものであるから，ルイス酸と接触する可能性が少ないということもできないであろう。。）
オ被告方法に用いられているアルミニウム容器との関係について被告は，被告製品に用いられているアルミニウム容器はセボフルランを分解するルイス酸を含むものではないから，当該アルミニウム容器を被覆しているエポキシフェノリックレジンはルイス酸抑制効果を奏しない旨主張する。
)次の各証拠及び弁論の全趣旨によれば，被告製品に使用されるアルミaニウム容器とルイス酸について，次の事実が認められる。①Ａ作成の平成１３年１０月２６日付け医薬品開発レポート（乙８宣誓供述書の証拠Ｂ）の結果
エポキシフェノリックレジンラッカーで被覆した被告製品に使用されるアルミニウム容器について，容器を六角形のステンレス鋼製ナットとともに振ることによってその内壁の被覆を損傷し，これに被告製品に用いられているセボフルランを充填したサンプルを４本用意す。，る当該サンプルのうち活性アルミナを添加しないサンプルにおいて．，セボフルランの純度は５５℃で２日間放置した場合で９９９９５％５５℃で１３日間放置した場合で９９．９９３％であった。②Ａ作成の平成１３年１０月８日付け医薬品開発レポート（乙８宣誓供述書の証拠Ｄ）の結果
エポキシフェノリックレジンラッカーで被覆した被告製品に使用されるアルミニウム容器について，容器を六角形のステンレス鋼製ナットとともに振ることによってその内壁の被覆を損傷し，これに被告製品に用いられているセボフルランを充填したサンプルを用意し，これを５５℃で放置した。放置直後の不純物割合は０．００９３％（セボフルラン純度９９．９９０７％，放置後２週間の不純物割合は０．）００９１％（セボフルラン純度９９．９９０９％，放置後１月目の）．（．），不純物純度は０   ００９４％セボフルラン純度９９９９０６％．（．放置後２月目の不純物割合は０００９５％   セボフルラン純度９９９９０５％，放置後３月目の不純物割合は０．００９９％（セボフ）ルラン純度９９．９９０１％）であった。
③Ａ作成の平成１３年１０月２４日付け医薬品開発レポート（乙８宣誓供述書の証拠Ｈ）の結果
被告製品に使用されるアルミニウム容器のエポキシフェノリックレジンラッカーで被覆していないもの２０本を，乾燥窒素ガスのゆっくりした気流の中で冷却し，その後，乾燥窒素でフラッシュした後，被告製品に用いられているセボフルランを充填し，このうち１４本について酸性アルミナを添加することなく，５５℃又は室温で保存した。室温保存で活性アルミナを添加していない合計４本のうち２本について，０時間後のセボフルラン含有率はアルミニウム容器及びガラス容器でいずれも９９．９９４％であった（表１。残り２本の７日後）のセボフルラン含有率は９９．９９４％又は９９．９９５％であった（表２。５５℃保存で酸性アルミナを添加していない１０本のうち）２本について，２４時間後のセボフルラン含有率は９９．９９２％又は９９．９９４％，ｐＨは６．６６又は４．０３であった（表３。）上記１０本のうち２本について７２時間後のセボフルラン含有率はい．，．．（   ）。ずれも９９９９５％ｐＨは４   ４２又は６７７であった表４上記１０本のうち２本について１４４時間後のセボフルラン含有率はいずれも９９．９９５％であった（表５。上記１０本のうち２本に）ついて１４日後のセボフルラン含有率はいずれも９９．９９５％であった（表６。上記１０本のうち２本の４３日後のセボフルラン含有）率は９９．９９３％又は９９．９９２％であった（表７。）④乙１２宣誓供述書に添付された証拠Ｊ「安定性データ」の結果被覆されていないアルミニウム容器にセボフルラン２５０ｍＬを充填し，４０℃で１か月保存したサンプル２本を分析したところ，不純物合計の割合は，０．００％ないし０．０１％であった。⑤甲３８によれば，塩酸又はフッ化水素を入れ，４０℃で９６時間放置し，内壁を腐食させたアルミニウム容器にセボフルランを入れた場合，セボフルランは分解されることが認められる。


⑥Ａは，甲３８の実験結果について，次のような内容を含む宣誓供述書を作成した（乙１２宣誓供述書の１０頁。）
「この試験は，ルイス酸が通常のアルミニウム（例えば，バクスターの容器において使用されるアルミニウム）の中または表面上に存在するか否かに関係がない。バクスターは，バクスターのボトルをパッケージングする前に濃酸による洗浄を行わず，そしてバクスターの製品は，塩酸もフッ化水素酸も…含まない」。
これに対し，Ｅは，次のような内容を含む陳述書を作成した（甲４０の９頁「製造工程での酸混入の可能性は否定できない（我々は）。，，同意していませんが注意深く実施されたはずの分解試験においても作業員のミスによって少量の酸が混入したとＡは主張しており，予想外のミスによって酸が混入する可能性が起こりうることを認めています）と考えます。また，ルイス酸はあらゆる場面に存在し，これが。，，何らかの理由で混入してセボフルランが少量でも分解した場合にはフッ化水素酸が発生し，これがアルミニウムを活性化することは我々が甲３８号証で立証しています。更に，アルミ容器製造の過程でアルミニウム表面が活性化される可能性も充分にあると考えます」。)次の各証拠によれば，セボフルランとルイス酸について，次の事実がb認められる。
①合衆国地方裁判所イリノイ州北部地区東部においてロナルド・エイ・グズマン判事の面前でなされた審理手続記録には，カリフォルニア大学ロサンゼルス校名誉教授のＦの発言記録として次の記載がある（甲１８の１・２，１９の１・２。）
「ルイス酸は本来どこにでもあります。どこでルイス酸がみられるかを予測する方法はありません。ほとんどのルイス酸は，一般に酸化されうる金属，又はいわゆる擬似金属であり，その酸化物である，金属酸化物又は擬似金属酸化物は，ルイス酸となります。ですから，酸化物になりうる金属や，金属がさらされているところはどこでも，ルイス酸が在りえます」。
「，セボフルラン製造のどのような時点でもルイス酸に晒され得ますよって，セボフルラン製造の昀終段階においても晒される可能性があります。容器に詰めたり，取り扱ったり，輸送したり，そして確かにセボフルランを投与する時点においてもです。当該ラインのどの時点においても，ルイス酸と接触し得ます」。
②米国バクスターは，本件米国関連訴訟において，次のような主張をした（甲１６の１・２。）
「セボフルランは様々な方法でルイス酸と接触することが可能である。例えば，セボフルランが容器に詰められる前に輸送される場合には，セボフルランは輸送コンテナのさびに接触しうるが，そのさびはルイス酸の原因となりうる。…セボフルランがガラス容器に貯蔵され，，たときのようにその原料にルイス酸を有する容器に貯蔵された場合その容器のルイス酸はセボフルランと接触し得る。セボフルランはまた容器を開けると，空気中のちりの中のルイス酸にさらされうる」。③原告アボットが，平成１３年６月１８日付けで，米国食品医薬品局等に提出した文書には，次のような記載がなされている（甲２０の１・２。）
「，，ルイス酸は自然に工場のちりやさび製品製造や充填のラインや製品の輸送に使用される容器に自然に存在します。アボットは後に，製品の輸送に使用されるバルクドラッグコンテナや貯蔵用コンテナにおいてルイス酸がセボフルランの分解やフッ化水素の形成をひきおこしうることを発見しました。実際問題，ルイス酸はセボフルランの製造，配布，臨床投与から除くことはできません…。実際に，酸化物の金属や多くの共有結合の金属化合物はルイス酸となりえます。ルイス酸の一般的な原因物質は酸化アルミニウム，酸化鉄，硫酸鉄，塩化マンガン（Ⅱ，硝酸塩，硫酸水素ナトリウム，硫酸カルシウム，酸化）亜鉛が含まれます…。皮肉にも，これらの物質の多くが一般に医療用現場で使用されています」。
④Ａが作成した実験ノートのＢ０１６１６６頁には，別紙Ａの実験ノートのような記載がある（甲１７。）
Ａは，上記実験結果のうちアルミニウム容器を用いたサンプル２０５７３－９４－５及び２０５７３－９４－６について，次のような内容を含む宣誓供述書を作成した（乙１０。）
「これらのサンプルにおける分解は，アルミニウム容器に起因するものではない。…このセボフルランは，その後測定したところ，セボフルランに自発的な分解を起こさせる何らかの物質（恐らく，フッ化水素酸）で汚染されていた。このセボフルランが汚染されていたという事実は，…サンプル２０５７３－９４－１３および２０５７３－９。，（）４－１４により示される   それらのサンプルはテフロンＰＴＦＥの瓶中で保存されたが，…アルミニウムサンプルよりもいっそう大きい分解を受けた。ＰＴＦＥは，何らのルイス酸性をも有しない…。テフロン容器中でのセボフルランの…分解は…その容器由来の汚染物よりはむしろ，セボフルラン自体に内在する汚染物から生じた。…私の実験室ノート…の８３頁で…周囲の頁に記載された研究のために意図された多くのセボフルランは，蒸留後の保存の間に分解していた…Ｂ０１６１６６の探索的研究のおけるセボフルランサンプルは，ノート…の８５～８６頁…に記載されたものと同じ装置を用いて蒸留された」。
)前記)①及び②については，アルミニウム容器内壁表面を一旦エポcaキシフェノリックレジンラッカーで被覆処理した後に同被覆層を損傷させたサンプルで行われた実験であることからすれば，容器内壁表面がエポキシフェノリックレジンラッカーによって化学的に中和されているた（，めにセボフルランの分解が抑制されている可能性があり甲３３の４頁６頁，この実験から，被告製品のアルミニウム容器においては，ルイ）ス酸は存在せず，エポキシフェノリックレジンがルイス酸抑制剤としての作用効果を果たしていないということはできない。
前記)③については，アルミニウム容器にセボフルランを入れる前aに，乾燥窒素ガスで容器内を充填していることが認められ，乾燥窒素ガスは，ルイス塩基であり，ルイス酸抑制剤であると認められるから（甲１５，アルミニウム容器のルイス酸反応部位が既に乾燥窒素ガスによ）り遮断されていた可能性があり，この実験により直ちに被告製品のアルミニウム容器においてはルイス酸は存在せず，エポキシフェノリックレジンがルイス酸抑制剤としての作用効果を果たしていないということはできない。


前記)④によれば，被告製品のアルミニウム容器でセボフルランをa１か月保存しても，不純物の生成を抑制することができたことが認められる。しかし，前記)⑤及び⑥記載のとおり，アルミニウムは，酸化aすることで酸化アルミニウムを形成するものであり，酸化アルミニウムはルイス酸であること，及び，前記)認定のとおり，ルイス酸がどこbにでも存在するものであり，セボフルランの製造，輸送あるいは貯蔵工程のどこでもルイス酸によるセボフルランの分解が起こり得ること，すなわち，セボフルランを保存するアルミニウム容器において，その製造工程や保存・使用工程において，空気に触れたり，ルイス酸が混入することでフッ化水素が発生することによって容器内壁表面が酸化すること，，は充分あり得ることであることからすると上記)④の実験のみからa被告製品のアルミニウム容器（エポキシフェノリックレジンによる被覆をしていないもの）においては，ルイス酸が存在せず，セボフルランが分解されることはないと認めることはできない。
そうすると，被告製品におけるアルミニウム容器の表面をルイス酸抑制剤で被覆することでルイス酸抑制効果を期待できるといえるから，被告製品におけるアルミニウム容器を被覆しているエポキシフェノリックレジンはルイス酸抑制効果を奏しない旨の被告の主張は採り得ない。
カ本件米国関連訴訟について
原告ら及び被告は，本件米国関連訴訟における裁判所の判断を引用して本件特許発明の技術的範囲の議論をしている。しかし，本件米国関連訴訟において審理の対象となっている特許発明（ＵＳＰ５９９０１７６）のクレームは「一定量のセボフルラン；及び，水，ブチル化ヒドロキシトル，エン，メチルパラベン，プロピルパラベン，プロポホール，及びチモールから選択される，ルイス酸による分解を阻止する有効な量のルイス酸抑制剤を含む麻酔薬組成物」であり（甲３４，３９の１・２，本件特許発。）明の特許請求の範囲とは異なるものであり，また，そもそも本件特許発明（）に対応する米国特許は特許番号ＵＳ６６７７４９２Ｂ２甲２７の１・２であり，これとも異なるものである。また，当然ながら，本件米国関連訴（，，，，訟と本件とでは証拠関係が異なるのであり   乙１１甲２３３１   ３２３７，４７等，本件米国関連訴訟の判断は，本件の判断に直接影響する）ものではないことは当然である。
キ小括
以上によれば，被告方法の構成ｄの「エポキシフェノリックレジンのラッカー」はルイス酸抑制効果を有しており，本件特許発明の構成要件Ｄの「ルイス酸抑制剤」に当たる。
()争点２－４（本件特許発明の構成要件Ｄの「被覆」が排液過程を伴う工程4に限定されるか）について
「被覆」の通常の意味は「おおいかぶせること（平成１０年１１月１，」１日発行の広辞苑第５版）であり（甲３０，本件特許発明の構成要件Ｄの）「被覆」を排液過程を伴う工程に限定して解釈する理由はない。被告は，本件明細書の【００３３】及び実施例７にのみ本件特許発明の記載がなされている旨主張し，これを上記限定解釈の理由とする。しかし，前記()記載のとおり，本件特許発明についての記載は【００３３】及び実施3例７に限られるものではなく，その技術思想の中核となる部分が本件明細書の【００２６【００２９】等に記載されていることは前記のとおりであ】，る。したがって，本件特許発明の「ルイス酸抑制剤で被覆する」態様については，これをその実施例のものに限定して解釈する必要はなく，ルイス酸抑制剤で容器内壁を被覆し，ルイス酸の空軌道に電子を供与することにより，ルイス酸とセボフルランとの反応を妨げるものであればよく「被覆」の後，に排液工程を伴うか否か，当該被覆が覆い被された状態で固化し，そのまま残存するかどうかは，付加的な事項にすぎず，その特許請求の範囲にもそのような限定を示唆する記載はない。
被告方法の構成ｄは「該容器の内壁を…エポキシフェノリックレジンのラッカーで被覆する工程」であり，容器の内壁をエポキシフェノリックレジンのラッカーでおおいかぶせる工程を有するものであるから構成要件Ｄの該，「容器の内壁を…ルイス酸抑制剤で被覆する工程」に当たる。()争点２－５（本件特許発明の構成要件Ｄの「容器」が完成された容器に限5定されるか）について
被告は，構成要件Ｂ「内部空間を規定する容器であって，かつ該容器により規定される該内部空間に隣接する内壁を有する容器を供する工程」と構成要件Ｄ「該容器の該内壁を空軌道を有するルイス酸の当該空軌道に電子を供与するルイス酸抑制剤で被覆する工程」が経時的な要件であることを理由に構成要件Ｄのルイス酸抑制剤で被覆される「容器」が完成された容器に限定される旨主張する。
構成要件Ｂには「内部空間を規定する容器であって，かつ該容器により規定される該内部空間に隣接する内壁を有する容器を供する工程」と記載されており，本件明細書には「本明細書で用いる『容器』という用語は，物品を保持するために使用することができるガラス，プラスチック，スチール，または他の材料でできた入れ物を意味している。容器の例は，ボトル，アンプ，，。」（【   】）。ル試験管ビーカー等を含む   と記載されている甲１３００３０上記特許請求の範囲の記載と，本件明細書の上記記載から，本件特許発明の構成要件Ｄの「容器」とは「物品を保持するために使用できる入れ物」を意味すると解すべきである。そして，被告製品においては，内壁を有する容器にエポキシフェノリックレジンを被覆した後に，容器の首部分を完成させるものであるとしても，本件特許発明は，容器内壁のルイス酸をルイス酸抑制剤で中和することによって当該容器内壁に接触するセボフルランがルイス酸によって分解されることを抑制する発明なのであるから，ルイス酸抑制剤を，，容器内壁表面に被覆する時点で容器内壁が存在することは必要であってもその余の付加的な部分，例えば，容器の首部分が完成している必要はない。したがって，本件特許発明の構成要件Ｄの「容器」については，内壁を有する入れ物としての容器が存在していれば足り，容器の首部分が完成していないものを除外して解すべき理由はない。
被告方法の構成ｄの「容器」は「物品を保持するために使用できる入れ，物であり内壁を有するものであるから   本件特許発明の構成要件Ｄの容」，，   「器」に当たる。
()小括6
被告方法の構成ｄは，アルミニウム容器の内壁をエポキシフェノリックレジンのラッカーで被覆するものであり，液体状のエポキシフェノリックレジンを容器内壁に塗布する工程が，本件特許発明の構成要件Ｄを充足するものである（なお，エポキシフェノリックレジンのラッカーがその後固化する工程は，本件特許発明との関係では，付加的な工程にすぎないことは前記のとおりである。。）


３争点３（本件特許が特許法３６条６項１号（特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること）の要件を満たしていない特許出願に対してなされたといえるか）について
()被告は，本件特許発明は，その分割出願の経緯から，水以外のルイス酸抑1制剤に関する発明であるのに対し，本件明細書にはルイス酸抑制剤として水を用いた構成しか記載されていないとして本件特許が特許法３６条６項１号に違反する旨主張する。しかし，本件明細書の「００２６】本明細書で用【いる「ルイス酸抑制剤」という用語は，ルイス酸の空軌道と相互作用し，それによりその酸の潜在的な反応部位を遮断するあらゆる化合物を表している。生理学的に許容可能なあらゆるルイス酸抑制剤を本発明の組成物に使用することができる。本発明で使用できるルイス酸抑制剤の例は，水，ブチル化ヒドロキシトルエン（１，６－ビス（１，１－ジメチル－エチル）－４－メチルフェノール，メチルパラベン（４－ヒドロキシ安息香酸メチルエス）テル，プロピルパラベン（４－ヒドロキシ安息香酸プロピルエステル，））プロポホール（２，６－ジイソプロピルフェノール，及びチモール（５－）メチル－２－１－メチルエチルフェノール   を含むとの記載及び０（）   ）。」「【０２８】本発明の組成物で使用するのに好適なルイス酸抑制剤は水である。…他のルイス酸抑制剤の場合は，水のモル量に基づくモル当量を使用すべきである」との記載（甲１３）によれば，本件明細書においては「ルイス。，酸抑制剤」として水以外のものも記載していることは明らかである。()被告は，本件特許発明の「セボフルラン」は「ルイス酸抑制剤不含有セボ2フルラン」であり，本件明細書にはルイス酸抑制剤を添加したセボフルランを容器に入れる構成しか記載されていないとして本件特許が特許法３６条６項１号に違反する旨主張する。
しかし，本件明細書の【発明の詳細な説明】の「００１０】本発明は，【そこに有効な安定化量のルイス酸抑制剤が付加されたアルファフルオロエーテル部分を有するフルオロエーテル化合物を含有する安定な麻酔薬組成物に関する。好適なフルオロエーテル化合物はセボフルランであり，また，好適なルイス酸抑制剤は水である。…【００１１】また，本発明は，アルファフルオロエーテル部分を有するフルオロエーテル化合物の安定化法も含む。本方法は，有効な安定化量のルイス酸抑制剤をフルオロエーテル化合物に加えることにより，ルイス酸による該フルオロエーテル化合物の分解を防止することを含む」との記載及び「００１７】本発明はルイス酸の存在下にお。【いても分解しない，安定な麻酔薬組成物を提供する。また，本発明は，該麻。」（），酔薬組成物の調製法についても開示する   との記載甲１３からすれば本件明細書には，①ルイス酸抑制剤が付加された麻酔薬組成物，②同組成物の調製方法及び③セボフルランの安定化法の発明が記載されており，本件特許発明は，そのうち，上記①②ではなく③に関する発明であるといえる。そして，上記③に関する発明であるからといってセボフルランにルイス酸抑制剤を添加する構成が除外されるものではないことは明らかである。また，本件特許発明（請求項１）の特許請求の範囲においては，単に「一定量のセボフルラン」と記載されているだけであるから，構成要件Ｅの容器の内部空間に配置される「一定量のセボフルラン」については「セボフルラン」であれば足り，ルイス酸抑制剤を添加したセボフルランであるか，同抑制剤を添加しないセボフルランであるかは問わないと解すべきである。むしろ，本件明細書の「００２９】フルオロエーテル化合物がルイス酸【に晒されると，本組成物中に存在する生理学的に許容可能なルイス酸抑制剤がルイス酸の空軌道に電子を供与し，該抑制剤と該酸との間に共有結合を形成する。…」及び「００５６】実施例７…各ボトルを新鮮なセボフルラン【で充分にすすぎ洗いした。次いで，各ボトルに約１２５ｍＬの水飽和セボフルランを入れた。その後，その５本のボトルを回転機に約２時間掛け，活性化されたガラス表面に水を被覆できるようにした。次いで，各ボトルから水飽和セボフルランを排液し，４００（添加）ｐｐｍの水を含有する１００ｍＬのセボフルランで置換した。５０℃で１８時間，３６時間，及び１７８時間加熱した後，すべてのサンプルをガスクロマトグラフィーで分析した。…その結果が以下の表７に示されている【００５８】表７の結果は，活性化。されたガラス表面を加熱する前に水飽和セボフルランで処理することにより，セボフルランの分解が大いに抑制されたことを示している」との記載。（甲１３）によれば，本件明細書には，実施例７として，セボフルランとルイス酸抑制剤（水）の組成物を容器に充填し，これを回転機で約２時間回転させ，同組成物中に存在するルイス酸抑制剤（水）を容器内壁表面に被覆させ，同ルイス酸抑制剤が容器内壁表面のルイス酸の空軌道に電子を供与して共有結合を形成させ，その後，このセボフルランを排液して，水を含有するセボフルランを入れるとの構成が記載されている。これによれば，本件特許発明の構成要件Ｅの「セボフルラン」を「ルイス酸抑制剤不含有セボフルラン」に限定して解釈する理由はないことは明らかである。()被告は，本件明細書には，ガラス容器表面にルイス酸抑制剤を接触させ，3同表面のルイス酸をルイス酸抑制剤で中和し，ボトルから水飽和セボフルランを排液する構成が記載されているにすぎず，容器表面をルイス酸抑制剤で被覆する構成（おおいかぶせる構成）は記載されていないとして，本件特許が特許法３６条６項１号に違反する旨主張する。
本件特許発明は「該容器の該内壁を…ルイス酸抑制剤で被覆する工程」，により，当該容器内壁に存在するルイス酸をルイス酸抑制剤と反応させ，同容器に充填されるセボフルランがルイス酸によって分解されるのを抑制する発明である。したがって，本件明細書には，容器内壁をルイス酸抑制剤で被覆する（おおいかぶせる）工程が記載されている必要がある。本件明細書には，次の記載がある（甲１３。）
「０００４】【
フルオロエーテルの分解はガラス製の容器中で起こることが分かった。ガラス製容器中でのフルオロエーテルの分解は容器中に存在する微量のルイス酸によって活性化されるものと考えられる。ルイス酸のソースはガラスの天然成分である酸化アルミニウムであり得る。ガラス壁が何らかの原因で変質または腐食すると酸化アルミニウムが露出し，容器の内容物と接触するようになる。すると，ルイス酸がフルオロエーテルを攻撃し，フルオロエーテルを分解する。
【００２６】
…本明細書で用いる「ルイス酸抑制剤」という用語は，ルイス酸の空軌道と相互作用し，それによりその酸の潜在的な反応部位を遮断するあらゆる化合物を表している。生理学的に許容可能なあらゆるルイス酸抑制剤を本発明の組成物に使用することができる。本発明で使用できるルイス酸抑制剤の例
は，…
【００２９】


フルオロエーテル化合物がルイス酸に晒されると，本組成物中に存在する生理学的に許容可能なルイス酸抑制剤がルイス酸の空軌道に電子を供与し，該抑制剤と該酸との間に共有結合を形成する。
【００３０】
本発明の組成物は様々な方法で調製することができる。ある局面では，先ずガラス製ボトル等の容器をルイス酸抑制剤で洗浄またはすすぎ洗いした後，その容器にフルオロエーテル化合物が充填される。…【００３１】別の局面では，フルオロエーテル化合物を容器に充填する前に，乾燥した容器にルイス酸抑制剤を加える。ルイス酸抑制剤を加えた後，その容器にフルオロエーテル化合物が付加される。代替的に，既にフルオロエーテル化合物を含有している容器にルイス酸抑制剤を直接加えてもよい。
【００４０】
実施例３…合計１０本のアンプルにセボフルランと様々な量の水を充填し。，。たそのうち５本のアンプルをセットＡとし   残りの５本をセットＢとした次いで，それらのアンプルを１１９℃で３時間オートクレーブした。セットＡのサンプルは一晩振とう機に掛け，水分をガラス表面に被覆できるようにした。…その結果が表２に示されている（下線付加）。
【００５６】
実施例７…各ボトルを新鮮なセボフルランで充分にすすぎ洗いした。次いで，各ボトルに約１２５ｍＬの水飽和セボフルランを入れた。その後，その５本のボトルを回転機に約２時間掛け，活性化されたガラス表面に水を被覆できるようにした。次いで，各ボトルから水飽和セボフルランを排液し，４００（添加）ｐｐｍの水を含有する１００ｍＬのセボフルランで置換した。５０℃で１８時間，３６時間，及び１７８時間加熱した後，すべてのサンプルをガスクロマトグラフィーで分析した。…その結果が以下の表７に示されている（下線付加」。）
本件明細書の上記各記載によれば，本件明細書には容器表面のルイス酸をルイス酸抑制剤で中和するために，容器表面をルイス酸抑制剤ないしルイス酸抑制剤を一成分とする組成物で被覆する（おおいかぶせる）構成が記載されているといえる。なお，この中には，ルイス酸抑制剤ないしルイス酸抑制，，剤を一成分とする組成物を容器表面に被覆した後容器から排液する構成と排液しない構成とが示されているものの，容器内壁をルイス酸抑制剤で被覆した（おおいかぶせた）後に，ルイス酸抑制剤を容器内壁に被膜として固着するとの構成を示したものはない。しかし，本件特許発明における容器内壁にルイス酸抑制剤を被覆する（おおいかぶせる）との工程は，容器内壁表面のルイス酸にルイス酸抑制剤を接触させることによって，ルイス酸の空軌道に電子を供与し，ルイス酸とルイス酸抑制剤との間に共有結合を生じさせ，ルイス酸の反応部位を遮断してセボフルランとの反応を抑制するために存するのであり，これが本件特許発明の技術思想の中核部分であるというべきである。したがって，容器内壁をルイス酸抑制剤で被覆した後に，被覆を固着した上で，その被覆された状態を長時間持続させるかどうかについては，本件特許発明においては，何も規定されておらず，かかる構成は，本件特許発明の構成と併存し得る付加的な構成にすぎない。被告の上記主張は，本件特許発明の構成を上記のような付加的構成を有するものに限定解釈することを前提とした独自の見解であって，採用することはできない。()被告は，本件明細書には，ルイス酸抑制剤とセボフルラン等のフルオロエ4ーテル化合物からなる麻酔薬組成物を用いて被覆する工程しか記載されておらず，セボフルラン等のフルオロエーテル化合物を含まない被覆材料を用いて容器内壁表面を被覆する構成は記載されていない旨主張する。しかし「ルイス酸抑制剤」が麻酔薬組成物の一成分になり得るものに限，定されていると解することができないことは前記２()で説示したとおりで2ある。そして，本件明細書における，上記【０００４【００２６【０】，】，０２９】の上記各記載からすれば，ルイス酸抑制剤がガラス容器内壁表面に生じるルイス酸の空軌道に電子を供与して共有結合を形成し，セボフルランの分解を抑制するとの本件特許発明の技術思想の中核的な部分が記載され，また，上記【００３０】には，ルイス酸抑制剤単体で容器を洗い流すこと等が記載されていることからすれば，上記【００４０（実施例３）及び【０】０５６（実施例７）の各実施例が，上記のとおり，水を含有するセボフル】ランを振とう機ないし回転機に掛け，容器内壁に水を被覆しているものであるものの「ルイス酸抑制剤とセボフルラン等のフルオロエーテル化合物を，成分とする麻酔薬組成物」を用いて，これを回転機に掛けた上で，ルイス酸抑制剤で容器内壁表面を被覆しようと「ルイス酸抑制剤」単体で容器内壁，表面を被覆しようと，容器内壁のルイス酸とルイス酸抑制剤とが反応し，セボフルランの分解を抑制するとの作用効果が生じることに変わりはないのであるから，本件明細書の上記各記載からすれば，当業者にとって，本件明細書の【００２６】において前記のとおり定義されているルイス酸抑制剤について，同【００２６】で例示されているルイス酸抑制剤を参考としながら，ルイス酸抑制剤単体で容器内壁を被覆することも開示されているものと認められる。したがって，この点に関する被告の主張は理由がない。()被告は，本件特許発明の構成要件Ｄの「容器」に未完成の容器も含まれる5のであれば，本件明細書に未完成の容器をルイス酸抑制剤で被覆する構成も記載されていなければならないところ，これが記載されていないとして本件特許が特許法３６条６項１号に違反する旨主張する。
しかし，前記認定２()認定のとおり，本件特許発明の構成要件Ｄの「容5」「」，器   とは物品を保持するために使用できる入れ物を意味するものであり容器の内壁を備えていれば足り，容器の首部分が未完成のものであっても，本件特許発明における「容器」と解することができる。そして，本件明細書にはかかる「容器」をルイス酸抑制剤で被覆する工程が記載されているのであるから，本件明細書には首部分が未完成の容器をルイス酸抑制剤で被覆する工程が記載されていなければならないとする被告の上記主張は理由がない。
４争点４（本件特許が改正前特許法３６条４項（発明の詳細な説明は，経済産業省令で定めるところにより，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に，記載しなければならない）の要件を満たしていない特許出願に対してなされたといえるか）について


()被告は，①本件特許発明のルイス酸抑制剤はルイス酸とセボフルランの反1応速度より早くルイス酸を攻撃する化合物でなければならないが，本件明細書にはいかなる化合物がセボフルランより早くルイス酸と反応するのか記載されておらず，また，ルイス酸と反応する化合物であってもセボフルランを含むフルオロエーテル化合物やガラス等本件特許発明のルイス酸抑制剤に当たらないものが存在するため，本件明細書を見ても当業者はいかなる化合物がルイス酸抑制剤に当たるのか理解できない，②本件明細書にはセボフルランに多量のルイス酸抑制剤を添加することによって分解を抑制することが記載されているだけであり，その実施例３にも，実施例７にも，容器をルイス酸抑制剤で被覆することによる分解抑制効が記載されていないから，本件明細書を見ても，当業者は本件特許発明の効果を理解できないとして，本件特許は改正前特許法３６条４項の要件を満たしていない旨主張する。ア被告の上記①の主張については，前記２()で認定判断したとおりであ1り，同様の理由により，被告の主張は理由がない。
イ被告の上記主張②について
)本件明細書の「０００４】フルオロエーテルの分解はガラス製の容a   【器中で起こることが分かった。ガラス製容器中でのフルオロエーテルの分解は容器中に存在する微量のルイス酸によって活性化されるものと考えられる。ルイス酸のソースはガラスの天然成分である酸化アルミニウムであり得る。ガラス壁が何らかの原因で変質または腐食すると酸化アルミニウムが露出し，容器の内容物と接触するようになる。すると，ルイス酸がフルオロエーテルを攻撃し，フルオロエーテルを分解する」。及び「００２９】フルオロエーテル化合物がルイス酸に晒されると，【本組成物中に存在する生理学的に許容可能なルイス酸抑制剤がルイス酸の空軌道に電子を供与し，該抑制剤と該酸との間に共有結合を形成する（甲１３）との記載のとおり，本件明細書には，セボフルランの。」分解が生じる原因がガラス容器中に存在するルイス酸であること，ルイス酸抑制剤がルイス酸の空軌道に電子を供与しルイス酸抑制剤がルイス酸と共有結合を形成することによってセボフルランの分解が抑制できることが記載されている。そして，前記認定のとおり，本件明細書の実施例７においては，水飽和セボフルランを約２時間回転機に掛けて，容器内壁表面に水を被覆し，その後，同セボフルランを排液し，水を含有するセボフルランを入れることにより，容器内壁に水を被覆せずに，水を含有するセボフルランを容器にいれた実施例６のものと比べ，セボフルランの分解抑制作用において顕著な効果があることが示されているのである。ルイス酸抑制剤で容器表面を被覆し，これによりセボフルランの分解抑制効果があることが当業者が実施可能な程度に開示されていることが明らかである。
)被告は，本件明細書の実施例７で記載されている水飽和セボフルランbを容器に入れて２時間回転機に掛ける処理は「被覆」とはいえない旨主張する。しかし，前記３()に判断したとおり「容器表面をルイス酸3   ，抑制剤で被覆する」とは，容器表面にルイス酸抑制剤をおおいかぶせることを意味しており，水飽和セボフルランを容器に入れて２時間回転機に掛けることで容器表面にルイス酸抑制剤である水をおおいかぶせることになるから，これは「被覆」に当たるのである。被告の上記主張は本件特許発明における「被覆」を，おおいかぶせるだけでなくおおいかぶせた状態を持続し得るような構成に限定して解釈することを前提とした独自の見解であって，採用することができないことは前記のとおりである。
)また，被告は，実施例３においては振とうしなかった場合と振とうしcた場合のサンプルの間に有意な差がなかった旨記載されており，実施例３と実施例７を合わせ読むと，セボフルランを容器に供する前にあらかじめ容器内壁のルイス酸を中和しておくことによってセボフルランの分解を抑制するという効果について記載されているとはいえない旨主張する。
確かに，本件明細書には，①「００４０】実施例３合計１０本のア【ンプルにセボフルランと様々な量の水を充填した。…次いで，それらのアンプルを１１９℃で３時間オートクレーブした。セットＡのサンプルは一晩振とう機に掛け，水分をガラス表面に被覆できるようにした。…その結果が以下の表２に示されている。②【００４２】上記表２の結果は，セットＡ及びセットＢのアンプルの場合，少なくとも５９５ｐｐｍの水があれば充分にセボフルランの分解を抑制できることを示している。また，この結果は，一晩振とうしたアンプルと一晩振とうしなかったアンプルとの間に有意な差がないことを示している」との記載があ。る（甲１３。）
しかし，この実施例３は，容器内壁表面を被覆する構成（本件特許発明）と，セボフルランにルイス酸抑制剤を添加して麻酔薬組成物にする構成（親出願にかかる発明）との間で有意な差がなかったことを示すにすぎず，容器内壁を被覆することにセボフルランの分解を抑制する効果がないことを示すものではない。実施例３の記載が，前記実施例７に記載されたルイス酸抑制剤で容器を被覆することによるセボフルラン分解抑制効についての記載を減殺するものではない。
)したがって，本件明細書には容器をルイス酸抑制剤で被覆することdによる分解抑制効が記載されていない旨の被告の主張は理由がない。()以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明は，当業者がその実施をす2ることができる程度に明確かつ十分に，記載されているといえるから，本件特許が改正前特許法３６条４項の要件を備えていない旨の被告の主張は理由がない。
５争点５（本件特許が特許法３６条６項２号（特許を受けようとする発明が明））確であることの要件を満たしていない特許出願に対してなされたといえるか
について
被告は，本件明細書の【００２６】のルイス酸抑制剤の記載によれば，－Ｏ－基を有する化合物は本件特許発明のルイス酸抑制剤に当たることになるものの，－Ｏ－基を有する化合物であってもセボフルランを含むフルオロエーテル化合物やガラス等本件特許発明のルイス酸抑制剤に当たらないものが存在するとして，本件特許は特許法３６条６項２号に反する旨主張する。しかし，ルイス酸抑制剤の意味は明確であることは，前記２()に説示した1とおりであり，この点に関する被告の主張は理由がない。６争点６（本件特許が改正前特許法１７条の２第３項の補正要件を満たしていない補正をした特許出願に対してなされたといえるか）について()改正前特許法１７条の２第３項は   「第１項の規定により明細書又は図面1，について補正をするときは，誤訳訂正書を提出してする場合を除き，願書に昀初に添付した明細書又は図面…に記載した事項の範囲内においてしなければならない」旨規定し，同１項は「特許出願人は，特許すべき旨の査定の。謄本の送達前においては，願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる」旨規定する。。


被告は，本件各補正は，本件分割出願当初明細書を補正するものであるところ，①本件分割出願当初明細書には，容器としてガラス容器以外の容器は，，記載されておらずルイス酸抑制剤として水以外のものは記載されておらず容器の処理として容器を水以外のルイス酸抑制剤で被覆する構成も，被覆容器中に水を添加しないセボフルランを貯蔵することも記載されていない，②本件分割出願当初明細書には，セボフルランとルイス酸抑制剤を成分とする麻酔薬組成物で容器を被覆する構成しか記載されておらず，ルイス酸抑制剤単体で容器を被覆する構成は記載されていない，③本件分割出願当初明細書には，容器として未完成の容器を含むことは記載されていないとして，上記各記載されていない構成を含むように変更する本件各補正は改正前特許法１７条の２第３項に違反する補正であると主張する。
ア本件分割出願当初明細書（本件親出願の当初明細書も同様である。以下同じ）には，ガラス容器以外の容器，水以外のルイス酸抑制剤，容器を。ルイス酸抑制剤で被覆する構成，被覆容器中に水を添加しないセボフルランを貯蔵する構成について記載がないといえるかについて本件明細書及び本件分割出願当初明細書の発明の詳細な説明は   図【】，【面の簡単な説明】が加わったほかは，本件親出願の当初明細書の【発明の】（，，   ）。詳細な説明の記載と同じである甲１３   乙１の１・２６の１・２そして，本件明細書の【発明の詳細な説明】には，①容器としてガラス容器以外の容器が記載されていることは，本件明細書の前記２()で指摘5した【００３０】の記載から明らかであり，ルイス酸抑制剤として水以外のものも含むこと及び容器表面をルイス酸抑制剤で被覆する構成が記載されていることは，前記３()及び()に説示したとおりである。13また，本件特許発明の構成要件Ｅの「一定量のセボフルラン」については「セボフルラン」であれば足り，ルイス酸抑制剤を添加したセボフル，ランであるか，同抑制剤を添加しないセボフルランであるかは問わないと解すべきであることは前記３()に説示したとおりであるから，本件明細2書において，被覆容器中に水を添加しないセボフルランを貯蔵することが具体的に記載されている必要はない。
したがって，本件分割出願当初明細書に上記各記載がなかった旨の被告の主張は理由がない。
イ本件分割出願当初明細書に，ルイス酸抑制剤単体で容器を被覆する構成が記載されていないといえるかについては，前記３()に説示したとおり4であり，本件明細書にはルイス酸抑制剤単体で容器を被覆する構成についての開示があるということができる。また，本件分割出願当初明細書に容器として未完成の容器も含む構成が記載されていないといえるかについては，前記３()説示のとおりであり，本件明細書には，未完成，完成を問5わず「物品を保持するために使用できる入れ物」が本件特許発明の「容，」（）。器に当たることが記載されている   甲１３の６頁１３行ないし１６行そして当該記載は本件分割出願当初明細書においても存在していた   乙，，（６の２。）
したがって，本件分割出願当初明細書に上記記載がなかった旨の被告の主張は理由がない。
()以上によれば，本件各補正は改正前特許法１７条の２第３項に違反する旨2の被告の主張は理由がない。
７以上によれば，被告方法は本件特許発明の技術的範囲に属するから，被告が，，，被告方法により生産した被告製品を輸入販売   又は販売の申出をする行為は（，）。原告らの本件特許権を侵害する行為に当たる特許法２条３項３号   ６８条
第５結論
よって，原告らの本件請求は理由があるからこれを認容し，仮執行宣言につき民訴法２５９条１項を，訴訟費用の負担につき民訴法６１条をそれぞれ適用して，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４６部
一裁判長裁判官設樂   隆
裁判官古河謙一
吉川泉裁判官
別紙
物件目録
有効成分としてセボフルランを含有する全身麻酔剤（商品名セボネス）
別紙
方法目録
アルミニウム容器内面を以下の一般構造式を有するエポキシフェノリックレジンのラッカーによって被覆し，当該内面に接する当該容器空間内に２５０ｍｌのセボフルラン原液を充てんすることによって，当該セボフルラン原液を別紙物件目録記載の全身麻酔剤〔セボフルラン剤〕として貯蔵する方法
（図省略）
別紙
Ａの実験ノート
ＨＦＩＰＰ１ｐＨSample   BottleType０．００４５０．０００４７．２４20573-94-1   Glass０．００４９０．０００４７．１３20573-94-2   Glass０．００４９０．１４３．０２20573-94-5   Aluminium０．００６５０．１４３．００20573-94-6   Aluminium０．０２９０．００６４３．１６20573-94-13   PTFE０．０３２０．０００４３．５１20573-94-14   PTFEＨＦＩＰＰ１Ｐ２Sample   BottleType０．００４８０．０００４ＮＯ20573-92-1   Glass０．００４９０．０００４ＮＯ20573-92-2   Glass０．００３９０．１３８０．０２８20573-92-5   Aluminium０．００７０．０５３０．０００１20573-92-6   Aluminium
特許公報添付略


主文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は，原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
被告が，原告に対し，平成１３年１２月２５日付けでした，平成９年８月分から平成１３年８月分に至る，別表１記載の年月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分を取り消す。
第２事案の概要
本件は，原告が，社債の発行会社（３社）との間で，それぞれ，原告が一定の金額の預託を受けて，社債の償還債務の履行を引き受けることなどを内容とする契約（「デット・アサンプション契約」と称されている。）を締結し，同契約に基づき，各社債の元利金の償還期限に，各社債の支払代理人に対して当該元利金を支払ったという事実関係の下で，被告から，上記各社債発行会社から受け入れた預託金と償還した社債の元利金との差額相当額につき「預貯金の利子」を国内で支払ったものと認められるから，同額に対する所得税を源泉徴収して国に納付すべき義務があるとされて，所得税の納税告知処分を受けるとともに，不納付加算税の賦課決定を受けたのに対し，上記各処分の取消しを求めている事案である。
１前提事実（争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
(1)原告と社債発行会社との取引の概要
ア原告（旧商号「株式会社Ｐ１銀行」）は，銀行法２条１項に規定する銀行業を営む金融機関である。
イＰ２株式会社（以下「Ｐ２」という。），Ｐ３株式会社（以下「Ｐ３」という。）及びＰ４株式会社（以下「Ｐ４」という。）は，いずれも日本国内に本店を有する内国法人である。
ウ原告は，平成８年１月９日から同９年１月１３日までの間に，Ｐ２，Ｐ３及びＰ４（以下総称して「本件各社債発行会社」という。）との間で，それぞれ，別表２記載の各社債（いずれもユーロ円債。以下「本件各社債」という。）に係る元利金償還債務の履行引受を内容とする契約（以下「本件各契約」という。）を締結し（甲６の１，甲７の１，甲８の１。以下，本件各契約に係る各契約書を「本件各契約書」という。），本件各社債発行会社から，別表３記載の金員をそれぞれ受領した。エ(ア)本件各契約は，「デット・アサンプション契約」と称されているもので，デット・アサンプション契約は，支払期限が未到来である元利金支払債務（社債，銀行借入等）を有する企業が，その現在価値に相当する金額を銀行に預託する代わりに，銀行が債務を肩代わりする取引のことであり，契約締結により，法的には債務が消滅するわけではないが，銀行による債務の履行引受の結果，社債発行会社においては金利負担を削減することができ，会計上は償還がされたものとしてオフバランス処理をすることが認められ（ただし，脚注に偶発債務として注記することが必要とされる。），実質的に繰上償還と同じ経済効果が得られると説明されていたものである（なお，外貨建て社債の場合は，更に為替差損益を確定し，為替リスクをヘッジすることができる。）。(イ)本件各契約書の文言は，必ずしも同一ではないが，その要旨は，いずれも次のとおりである。なお，本件各契約において本件各社債発行会社が履行を引き受ける債務に係る各契約を「原契約」という。ａ原告は，原契約に基づく本件各社債発行会社の債務の履行を引き受ける。
原契約に基づく本件各社債発行会社の債務は，社債の元利金支払債務であり，原告は，本件各社債発行会社に代わって，本件各社債発行会社が発行した社債の元利金を本件各契約で定める支払日（以下「各支払日」という。）に原契約に定められた相手先（本件各社債発行会社の支払代理人等）に支払う。
ｂ本件各契約は，原契約の本件各社債発行会社の債権者に対して原告が債務を負担し，又は，保証人となる趣旨ではなく，原契約の権利義務関係に影響しない。
ｃ本件各社債発行会社は，原告に一定の金員(以下「Ａ金員」という。その具体的細目は，別表３記載のとおり。)を預託する（なお，甲６の１の契約書３条には，Ａ金員を原告本店に開設されるロンドン支店口座に預託する旨の記載があるが，「預託する」に相当する原文は「deposit」と記載されている。）。
ｄ本件各社債発行会社は，原告が前記ａに係る支払義務を負担している間，原告から，Ａ金員の返還を受けることができない（甲６の１の契約書中の表現は，「払戻不能な資金を支払う（paythenonrefundableamount）」というものである。）。また，原告が前記ａに係る支払をすべて完了した場合は，本件各契約上の一切の債務が消滅する。原告の債務不履行等の事由が発生した場合には，本件各社債発行会社は，本件各契約を解約でき，その場合，原告は，本件各社債発行会社に対し，前記ａのとおり預託されたＡ金員の残額（ただし，既に本件各社債権者に支払われた金額を控除し，利息を加算した金額）を支払う。
ｅ原告は，本件各契約に基づき，前記ａの支払義務の履行として，各支払日に，本件各契約所定の金員（以下「Ｂ金員」という。）を支払う。
Ａ金員は，上記Ｂ金員を一定の割引率によりＡ金員を受領する時点の現在価値に割り戻した金額を基にして決定されている。(ウ)原告は，本件各契約を締結し，本件各社債発行会社から，本件各契約書記載のＡ金員をそれぞれ受領した。
(エ)原告は，受領したＡ金員を「定期預金」として管理し，各支払日に，Ａ金員及びその運用益を基にＢ金員を支払った。
なお，原告が支払うＢ金員の総額はＡ金員を上回り，差額となる金員（「Ｂ金員の総額」－「Ａ金員」，以下「本件金員」という。）が生ずるものである。


(2)本件各契約に基づく支払資金の原告ケイマン支店への移管処理ア原告は，Ｐ２及びＰ３との間で，平成９年６月３０日付けをもって，Ｐ４との間で，平成９年７月２２日付けをもって，それぞれ，本件各契約につき，原告ロンドン支店を原告ケイマン支店と変更し，原告ロンドン支店から原告ケイマン支店に支払資金の残額を移管する旨，一部内容を変更する契約を締結した（以下「本件各変更契約」といい，その契約書を「本件各変更契約書」という。）。なお，本件各変更契約書には，原告への通知のあて先を原告ケイマン支店に変更する旨の記載があるが，あて先につき「c/oＰ１Bank   ,Ltd.,HeadOffice」(株式会社Ｐ１銀行本店気付)との記載もある。（甲６の２，甲７の２，甲８の２）
イ本件各変更契約に基づき，Ｐ２及びＰ３については，平成９年６月３０日，Ｐ４については，平成９年７月２２日の各時点の本件各契約に係るＡ金員のロンドン支店における残高が，本件各契約に係るケイマン支店の「定期預金」として移管処理された。
(3)本件各契約に基づく社債の元利金の支払等
ア原告は，本件各契約に係るＢ金員の各支払に合わせ，各支払に充てるＡ金員及びその利子である本件金員を計算，管理し，各支払日にＢ金員をそれぞれ支払った。
イ原告が支払ったＢ金員には，それぞれ，Ａ金員を超える部分の金額である本件金員が含まれており，原告は，本件各契約に基づき，各支払日に支払われたＢ金員に含まれる本件金員を，それぞれ，当該各支払日において「支払利息」として処理した。
上記支払金額（Ｂ金員）のうち，Ａ金員を超える部分の金額（本件金員）の支払は，別表１の「本件各差額」欄のとおりとなる。(4)所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定の経緯ア被告は，原告の本件金員の支払は，いずれも預金の利子の支払に当たり，その支払の際，その金額に１００分の１５の税率を乗じて計算した金額を源泉徴収し，これを国に納付すべきところ，その法定納期限までに納付しなかったとして，原告に対し，平成１３年１２月２５日付けで別表１記載の年月分（以下「本件年月分」という。）の源泉徴収に係る所得税（以下「源泉所得税」ともいう。）について，同表の「納付すべき税額」欄のとおりの各納税告知処分（平成１１年５月分は平成１４年１月３１日付けで変更された後のもの，以下「本件各納税告知処分」という。）をするとともに，同表の「不納付加算税の金額」欄のとおり不納付加算税の各賦課決定処分（以下「本件各賦課決定処分」といい，本件各納税告知処分と併せて「本件各処分」という。）をした（甲１）。
イ原告は，平成１４年１月２４日に本件各処分について異議申立てをしたところ，同年５月３１日付けでこれを棄却する決定を受けたため，国税不服審判所長に対し，平成１４年７月１日に審査請求をしたが，同所長から，平成１５年１０月９日付けで審査請求を棄却する旨の裁決を受けた（ただし，同裁決は平成１５年１２月９日付け裁決書訂正書により誤記が訂正された。）。（甲２ないし４，甲５の１及び２）
２争点（争点に関する当事者の主張のうち，必要なものについては，後記第３「争点に対する判断」において適宜掲げた。）
(1)本件各社債の元利金の一部を構成する本件金員が，源泉徴収義務の対象となる預金の利子（所得税法２３条１項）に当たるか否か。(2)本件金員の支払が「国内における支払」（所得税法２１２条３項）といえるか否か。
(3)原告が本件納税告知処分に係る所得税を源泉徴収をして国に納付しなかったことについて，「正当な理由」（国税通則法６７条１項）があるか否か。
第３争点に対する判断
１争点(1)について
(1)預金の利子についての源泉徴収義務の関係法令の規定ア所得税法６条は，「第２８条第１項（給与所得）に規定する給与等の支払をする者その他第４編第１章から第６章まで（源泉徴収）に規定する支払をする者は，この法律により，その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある」と規定する。そして，同法第４編第５章２１２条３項（ただし，平成１５年法律８号による改正前のもの。以下，同規定を引用する場合は同じ。）は，「内国法人に対し国内において第１７４条各号（内国法人に係る所得税の課税標準）に掲げる利子等，配当等，給付補てん金，利息，利益，差益，利益の分配，報酬若しくは料金又は賞金（中略）の支払をする者は，その支払の際，当該利子等，配当等，給付補てん金，利息，利益，差益，利益の分配，報酬若しくは料金又は賞金について所得税を徴収し，その徴収の日の属する月の翌月１０日までに，これを国に納付しなければならない。」とする。また，同法２１３条２項１号は，同法２１２条３項の規定により徴収すべき所得税の額を，「その金額に１００分の１５の税率を乗じて計算した金額」としている。
イ所得税法において，「内国法人」とは，国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいい（２条１項６号），「国内」とは，同法の施行地をいう（同項１号）。
ウ前記アの内国法人に係る所得税の課税標準について，所得税法１７４条１号は，内国法人が国内において支払を受けるべき所得税法２３条１項（利子所得）に規定する利子等の額と規定しており，所得税法２３条１項は，利子所得とは，公社債及び預貯金の利子（社債等の振替に関する法律第９０条第３項（定義）に規定する分離利息振替国債（中略）に係るものを除く。）並びに合同運用信託，公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいうと規定している。エそして，同法２条１項１０号は，所得税法上の「預貯金」について，預金及び貯金のほか，これらに準ずるものとして政令で定めるものをいうと規定し，これを受けて，所得税法施行令２条は，預貯金は，銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか，労働基準法１８条の規定により管理される労働者の貯蓄金等であるとしている。


オなお，源泉徴収義務は，納税義務者の納税義務を前提とするものであるところ，前記アの源泉徴収義務に対応して，所得税法７条１項４号，５条３項は，内国法人が，国内において同法１７４条各号（内国法人に係る所得税の課税標準）に掲げる利子等，配当等，給付補てん金，利息，利益，差益，利益の分配又は賞金の支払を受けるときは，所得税を納める義務がある旨規定している。
(2)預金及び預金の利子の意義等
上記(1)によれば，本件金員の支払が，源泉徴収義務の対象となる預金の利子の支払に当たるか否かは，本件金員が所得税法２３条１項に定める預金の利子に当たるか否かによって決せられることとなる。
ところで，所得税法２３条１項に定める「預金」の意義については，所得税法２条１項１０号，所得税法施行令２条が，銀行その他の金融機関に対する預金をいうと規定しているが，銀行法その他の法令上預金の定義規定はない。そこで，銀行業の特質や社会及び取引の通念に照らし，上記預金の一般的な意義を解釈することが必要であるところ，銀行法上，銀行は，預金又は定期積金の受入れという受信業務と，資金の貸付け又は手形の割引という与信業務を併せ営むことを業とするものとして（銀行法２条２項），金融の仲介を行うことをその本質的機能とし，その信用を背景に広く公衆から預金を受け入れ，これを運用することにより収益を上げ，このような資金運用の対価として，預金者に利子（利息）を支払うのが通常であり（ただし，手形小切手の支払の委託に使用される当座預金については，利息は支払わず，預金者から手数料を徴収するのが通例となっている。），上記のような機能を満たす預金として，銀行取引約定書のひな型等には，普通預金，定期預金等が規定されているが，上記機能を満たす限り，預金の種類が上記ひな型に規定のあるものに限定されると解する理由はなく，預金者のニーズに応じた多様な金融商品が存在し得ると考えられる。
これらの諸事情にかんがみると，所得税法施行令２条に定める預金とは，銀行その他の金融機関が，不特定の公衆又は取引先から広く運用資金を調達することを主たる目的として，相手方（預金者）から受け入れ，保管する金銭であって，金融機関において当該金銭を費消することを許容され，預金者との約定に従って同額の金銭を返還することが約されたものと解するのが相当であり，預金の利子（利息）とは，このような預金に係る元本の使用の対価として，元本に対する一定の利率により定められる金銭等をいうと解することができる。
そうすると，預金の発生原因となる契約（預金契約）は，法的には，上記のような内容を含む金銭消費寄託契約の性質を有するものということができ，預金の利子の発生原因は，当該金銭消費寄託契約における利息の約定であるということができる。
(3)本件各契約の評価
ア本件において，原告と本件各社債発行会社との本件各契約が，上記のような利息の約定のある金銭消費寄託契約に当たるか否かが問題となるところ，その検討に当たっては，本件各契約について，契約書その他の関係書類の記載や，契約の目的，機能等に照らし，当事者の意思を合理的に解釈することが必要である。
イこのような見地から，まず，本件各契約に際して本件各社債発行会社に事前交付された取引説明書（乙８ないし１１。以下「本件取引説明書」という。）をみると，同説明書には，取引の仕組みとして，社債発行企業（本件各社債発行会社）が預託銀行（原告）との間でデット・アサンプション契約を締結すること，その契約内容は原告が本件各社債発行会社に代わって社債の利払い及び償還元本の支払を行い，その履行の代わりに，本件各社債発行会社は原告に対する預託金の元利支払請求権（預託金返還請求権）を放棄することであること，本件各社債発行会社は，将来の元利支払債務の現在価値に相当する金額（Ａ金員）を原告に預託し，原告は，その預託金（Ａ金員）を運用し，預託金（Ａ金員）と運用利息（本件金員）をもとに本件各社債発行会社に代わって社債発行契約に基づく元利金を支払代理人に支払うことが説明され，本件各社債発行会社から原告に預託される金額は，「デット・アサンプション実行時以降，債務者に対し将来支払われる元利金を，デット・アサンプション実行時の市場実勢金利に基づく割引率を用いて，現在価値に割り引くことで算出され」る旨記載されている。
上記各記載によれば，本件各契約において，原告と本件各社債発行会社との間で，①Ａ金員の金額が，社債の元利金の各支払日ごとの支払額を一定の割引率により，Ａ金員を預託する時点の現在価値に割り戻した金額を基にして決定されていること，②Ａ金員が原告に預託されるものであること，③Ａ金員とＢ金員の総額の差額が原告がＡ金員を運用することによって得られる運用利息であること，④本件各社債発行会社は，原告に対し本来は預託金返還請求権を有するものの，原告が本件各社債発行会社に代わってＡ金員とその運用利息を基に社債の元利金の支払債務の履行を行うことから，原告に対して預託金の払戻しは行わないこととされているということができる。
ウ本件各契約書上は，本件各契約が預金契約であることを直接明示した規定はないが，本件各契約のうち，Ｐ２との契約に関する契約書（甲６の１）には，第３条において，支払の実行及び計算(ｂ)として，「第２条(ａ)項に基づき原告に支払われる金額は前項と同様の通貨にて，原告本店に開設される原告ロンドン支店の口座（口座番号略）に預託する（deposit）ことにより行われる。」とあり，「deposit」には，「金銭又は他の財産を，保管あるいは保管使用し，現物で返還することを約束する他者に供与する行為。特に，安全と利便のために銀行にお金を預ける行為。あるいは，そのようにして供与された金銭又は財産。」という意味があり（弁論の全趣旨），これは，本件各契約が金銭消費寄託契約であることにそう内容になっているものといえる。
なお，原告は，乙４及び５において「預託」，「預託金」との用語を使用したのは，一般人向けになされたもので，法的に厳密なものではなく，預金を意味するものではない旨主張するが，乙４（「デット・アサンプション（資金の流れ）」と題する原告の内部資料）及び乙５（原告が著書となっているデリバティブの解説書）の文書の性質に照らせば，原告の上記主張には疑問を禁じ得ない上，預託又は預託金との用語が直ちに預金であることを否定するものとは解されないから，原告の上記主張は採用できない。


エまた，原告は，Ａ金員の預託を受けるに当たり，「定期預金」の勘定科目を使用し，本件金員について「定期預金利息」の勘定科目を使用していた上（前記前提事実(1)エ(エ)，(3)イ），本件各契約に基づき，各支払日に支払われたＢ金員に含まれる本件金員を「INTERESTAMOUNT（利子）」として処理し，原告の内部資料である乙４においても，「発行体に対する支払利息として記帳」していたことからすると，原告自身，本件金員を利子として認識していたとみるのが合理的である。
原告は，社債の償還債務について支払義務を確実に履行するためには，上記勘定を使用せざるを得なかったなどと主張するが，Ａ金員については「その他負債」を，本件金員については「その他業務費用」を選択するなどして対応することは十分に可能であったと考えられ，実体に反するにもかかわらず，殊更に定期預金及び定期預金利息の勘定を使用しなければならなかった合理的理由は見いだし難い（なお，長期信用銀行法１７条及び同法施行規則１８条１項の貸借対照表の「（記載上の注意）」２及び損益計算書の同２によれば，「法令等に基づき，この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは，その性質に応じて適切な名称を付し，適切な場所に記載すること」とされている。）。したがって，原告の上記主張は採用できない。
オ本件各社債発行会社は，本件各契約を締結するに当たり，事前に，大蔵大臣（当時）あてに，預金契約に基づく債権の発生等に係る取引許可の申請をしてその許可を得ており，その際作成，提出された許可申請書（乙１２ないし１４）の「取引の内容」欄に，原告との債務履行引受契約に基づき，原告ロンドン支店に資金を預託（乙１２では「預金」）する旨記載され，「取引に伴う支払の方法」欄には，引受銀行の債務履行引受契約が履行された場合には，「預金債権」は，銀行に対する求償債務と相殺される（乙１２では「求償債務の支払に充当（相殺）する」）旨記載されている。このことからすれば，本件各契約の一方当事者である本件各社債発行会社においても，本件各契約が預金契約であることを認識していたものとみるのが合理的である。
カそして，本件各契約において，本件各社債発行会社は，原告に対してＡ金員を預託し，原告は，各支払日に本件各社債発行会社に代わって本件各契約所定のＢ金員を支払う義務を負うものとされ，Ａ金員は，社債の元利金債務の各支払日ごとの支払額（Ｂ金員）を一定の割引率によりＡ金員を受領する時点の現在価値に引き直して計算した金額を基にして決定されること（前記(3)イ）から，その額は，Ｂ金員の総額を下回ることとなる。そうすると，本件各社債発行会社は，本件各契約を締結し，銀行である原告に対してＡ金員を預託したことにより，社債の元利金として，Ａ金員の額を上回るＢ金員（総額）の支払を受け，その結果，当該元利金債務が消滅して，Ａ金員とＢ金員の総額との差額である本件金員相当額の経済的利益を得ることになり，そのような預託金額を上回る経済的利益を得られることが本件各契約締結時に確定的なものとして約定されていた点に本件各契約の特質があるといえる（Ａ金員を下回ることがない点でいわば，Ａ金員が元本として保証された金融商品といえる。）。
他方，原告からみると，本件各契約において，預託を受けたＡ金員を上回るＢ金員（総額）を支払うために，Ａ金員を運用し，その運用益とＡ金員相当額を原資とすることが予定されていたものであり（弁論の全趣旨），Ｂ金員の総額とＡ金員の差額である本件金員は，Ａ金員の運用の対価であって，その額は，預託したＡ金員の額との関係でも，一定の割合により計算することができるものとして約定されていたとみることができる。この点に関し，原告は，本件各契約において一定利率による利息の合意がなく，原告に対して本件各社債発行会社は利息債権を有しないと主張し，経済的実質からみて利息に類似するという理由で所得税法所定の預金の利子に当たると解することは租税法律主義に反する旨主張するが，上記に説示したところに照らせば，上記主張は採用できない。
キ以上検討した本件各契約の関係書類の記載や契約の特質等によれば，原告は，本件各社債発行会社から，原告において当該金員を費消し，運用することを認める前提の下に，Ａ金員の寄託を受けるとともに，本件各社債の元利金の各支払期日に，Ａ金員及びその運用の対価，すなわち利息として一定利率により算定される本件金員との合計額（Ｂ金員）を，預金者である本件各社債発行会社に対して直接払い戻すことに代えて，本件各社債の元利金の支払債務履行のために，本件各契約上指定された原契約の相手先に対して支払ったものとみることができる。
そして，原告は，預金者の指定する相手方に対して金員を交付することにより，預金の払戻しを行ったもの，あるいは，その支払による求償権と預金の返還請求権とを，あらためて相殺の意思表示を行うことなく，対当額で相殺する旨の合意に基づき相殺したものとみることができる。したがって，デット・アサンプション取引のために締結された本件各契約は，各支払日を返還期限として，Ａ金員の寄託を受け，Ａ金員に寄託を受けた期間に係る利子に相当する本件金員を加算した額をＢ金員として返還するという預金契約と，預託されたＡ金員及びその利子を原資として，Ｂ金員を本件各社債発行会社に代わって支払うという委任契約とが複合した契約であって，本件金員は，本件各社債発行会社が銀行である原告に消費寄託した預金（Ａ金員）に対する利子に当たると認められる。
(4)原告のその余の主張についての検討


ア原告は，本件各社債発行会社から交付されたＡ金員が履行引受の対価である旨主張するが，デット・アサンプション契約に基づき，通常銀行が社債発行会社から交付される預託金の額は，原契約の債務の支払総額（社債の元利金合計額）を下回り，本件各契約においても，Ａ金員はＢ金員の総額を下回っている。そうすると，銀行は，履行引受自体によって損失を受ける関係になる上，本件各契約において，本件各社債発行会社は，原告に対し，預託したＡ金員をそのまま社債権者（支払代理人）に支払うという事務を委任したわけではなく，預託したＡ金員をＢ金員に増殖させた上で，社債の元利金の支払に充てることを委任したものであるといえるところ，Ａ金員からＢ金員への増殖は，支払事務の委任では評価され尽くされない部分ということができるから，預託を受けた金員を履行引受の対価とみることはできず，原告の上記主張は失当というほかない。イ原告は，預金契約の要素をなす寄託金返還請求権の有無という見地から，本件各契約において，原告が社債の元利金の支払義務を負担している間，原告からＡ金員の返還を受けることができないとされ，契約締結時にもともと返還請求権を有しないとされていることから，消費寄託契約に当たるとはいえない旨主張する。
しかし，本件各契約において，本件各社債発行会社がＡ金員の返還を受けることができないとされたのは，本件各社債発行会社が原告に対して本件各社債に係る元利金の償還債務の弁済を行うことを委任し，その原資としてＡ金員を預託したことによるものであり，その目的の限度で，返還請求権の行使の時期が制限されるとともに，消費寄託契約に基づく預託金の弁済期限が定められたものと解することができるから，原告の主張は採用できない。
ウ原告は，預金の特質という見地から，本件各契約は，Ｐ２，Ｐ３及びＰ４の３社のみと締結されたもので，本件各契約において原告に預託された金員（Ａ金員）は，不特定多数の者から受入れた金銭ではなく，本件各契約は，預金契約としての定型性，集団性及び継続性を欠くから，本件金員を預金の利子と認めることはできない旨主張する。
しかし，そもそも原告が主張する預金の上記特質が必須のものであるかどうかはおくとしても，本件各契約は，その目的や契約内容からみて，将来の金利負担の軽減等のニーズを有する不特定多数の企業との間で締結される可能性を有する取引であり，利息付き金銭消費寄託としての本質的な要件を共通にし，しかも，銀行の信用力等を背景に，預託した金員以上の払戻しが確実に行われるとの信頼を前提とするものであって，Ａ金員は預金としての要件を欠くものということはできないから，原告の上記主張は失当というほかない。
エ原告は，源泉徴収制度の適用範囲という見地から，ある所得が法人にのみ帰属し，個人には帰属し得ない所得である場合には，所得税の意義及び徴税技術上の観点から，当該所得に源泉徴収を行う必要はないから，法人間のみでしか行われないデット・アサンプション取引による利益については，法人税法上の益金として認識され，課税が行われれば足り，源泉徴収の対象とならないと解すべきである旨主張する。
しかし，本件各契約に基づく本件金員の支払のように，法人と法人との間でのみ行われることが予定された契約に基づく支払について，徴税及び納税の便宜の見地からみて，源泉徴収義務の対象とする必然性があるとはいえないとしても，現行の所得税法,国税通則法等の関係法令上，源泉徴収義務の対象とされる「利子」の支払について，特にそれが法人と法人との間でのみ行われることが予定された契約に基づく場合であるかどうか区分されていないから，原告の主張は，立法論の域を出るものではなく，現行法の解釈論としては採用できないといわざるを得ない。オさらに，原告は，本件各社債発行会社における会計や税務上の処理に関連した主張として，本件各契約締結当時，法的には債務が消滅する前であっても，会計上オフバランス処理が認められていたこと（法人税基本通達附則平成１２・６・２８課法２－７経過的取扱い(3)デッド・アサンプションの取扱い）から，税務上も，本件各社債発行会社において，本件各契約の締結時に本件金員相当額の経済的利益（償還差益）が生じたものとして，これを益金に算入して法人税の課税が行われており，そのため，本件各社債発行会社に生じた本件金員相当額の経済的利益の性質は，債務の繰り上げ償還による差益（償還差益）であって，利子所得に当たらず，これに課税することは，法人税と所得税の二重の課税の問題を生じ，そのような問題を生じないにしても，本件各社債発行会社が法人税を納付したことにより上記経済的利益について課税の漏れはない事案であることを考慮すべきである旨主張する。
しかしながら，債務の消滅に伴う利益と支払原資の増殖による利益は同一のものとはいえない上，先にみたとおり，本件金員相当額は，本件各社債発行会社と原告との本件各契約の解釈として，預金の利子として支払われたものと解することができるものであり，その性質が，本件各社債発行会社側の会計処理や法人税の納付によって変わるものとはいい難い。また，法人税法６８条は，内国法人が源泉徴収された所得税額は，その法人の所得に対して課される法人税額から控除することができるものとして，二重課税による不利益の防止に配慮しており，これは，源泉徴収制度の趣旨である徴税の便宜と法人税及び所得税の納税義務者の利益の調整方法として，特に不合理ということもできない。
原告の上記指摘は，詰まるところ，源泉徴収制度の適用範囲に関する立法政策を論難するものにとどまると評せざるを得ないところであって，結局，上記(3)クの結論の妨げとなるような事情ということはできない。
２争点(2)について


(1)所得税法１７条は，源泉徴収の対象となる利子等を支払う者の当該支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地に関して，その支払をする者の事務所，事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもののその支払の日における所在地とする旨規定しており，上記支払事務を取り扱うものの，その支払の日における所在地とは，その支払の事務が実際に取り扱われる人的，物的施設の所在地をいうものと解するのが相当である。(2)原告は，Ｐ２及びＰ３との間で，平成９年６月３０日付けで，また，Ｐ４との間で，平成９年７月２２日付けで，それぞれ本件各変更契約を締結し，本件各契約に係るＡ金員のロンドン支店における残高を，本件各契約に係るケイマン支店の「定期預金」として移管処理し，本件各契約に係る各支払日に，本件金員を含むＢ金員をそれぞれ支払ったものであり（前記前提事実(2)，(3)），原告は，そのケイマン支店（所在地，英国自治領ケイマン諸島の「P.O.Box○○○○αBuilding」）について，昭和５７年３月１６日，現地信託会社を代理人として，長期信用銀行法１７条において準用する銀行法６条１項の規定に基づき当時の大蔵大臣の認可を受け，外国為替および外国貿易法２２条の規定により，外国為替業務を行う営業所の新設の許可を受けていること（甲３４）から，原告ケイマン支店の上記勘定を使用して行われたＢ金員の支払が，上記解釈に照らし，所得税法２１２条３項に定める「国内」での支払といえるかどうかが問題となる。
(3)この点に関し，原告は，上記ケイマン支店の開設以来，原告ロンドン支店とともに英国支店の一つとしてその役割を担い，その業務の内容及び管理体制は，昭和５７年の開設以来平成１５年３月３１日の閉鎖に至るまで，何ら変わるところなく，原告英国支店として機能していたものである旨主張する。(4)アしかしながら，次のような事情を指摘することができる。(ア)原告は，債務履行引受契約に関する変更契約書等において，本件の取引に関する原告への通知のあて先を，Ｐ２及びＰ３については平成９年６月３０日以降，Ｐ４については平成９年７月２２日以降，株式会社Ｐ１銀行本店気付（c/oＰ１Bank   ,Ltd.,HeadOffice）と定めていた（甲６の２，甲７の２）。
(イ)原告は，ケイマン支店設置認可申請書（乙１８）において，ケイマン支店の人員の構成を支店長１名（兼任），支店長代理１名（専担），行員（１名兼任）計３名と記載していた。しかし，「ケイマン支店の運営に当たっては，当面現地に行員を派遣することはせず，原告の本邦及び海外の各拠点により開拓された外貨建貸付及びユーロベース預金につき，そのオペレーション及び記帳は東京で行うものとし，ケイマン支店はブッキングのみ帰属させる「記帳店舗」としての機能を持ち，現地金融当局との折衝等の現地事務も，現地に実在する信託会社（Ｐ５Company（ケイマン支店））を通して行う」旨，上記ケイマン支店設置認可申請書に記載され，原告代理人としての上記信託会社は，原告の書面による指図に基づき原告ケイマン支店としての記帳行為や保持，通信の仲介等を行うことしかできないこととされていた（乙１８の添付資料４代理人契約書（「AGENCYAGREEMENT」）５条）。(ウ)原告は，その金融整理管財人作成に係る「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第４６条に基づく報告書」（乙１６）及び「経営合理化計画金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第４７条に基づく計画書」（乙１７）において，平成９年３月ころ，経営危機が表面化し，同年４月１日抜本的なリストラ策を骨子とする経営再建策を発表し，その中で海外拠点からの撤退方針をうたい，全営業支店，海外現地法人の廃止を実施した結果，海外営業支店数は，平成９年３月の時点で５店舗であったのが，平成１０年３月以降はゼロとなった旨報告している。
イ上記アの各事情に加え，前記のとおり，原告の主張によれば，ケイマン支店の業務の内容及び管理体制は，昭和５７年の開設以来平成１５年３月３１日の閉鎖に至るまで，何ら変わるところはないとしていることをしんしゃくすると，本件各変更契約後の本件各契約における債務の履行の引受けに係る事務（本件金員に係る支出額の計算，支出の決定，支払資金の準備等およその支払事務）は，英国自治領ケイマン諸島において取り扱われることはなく，日本国内にある原告の本店において取り扱われていたものとみることができる。
(5)そうすると，原告ケイマン支店の上記勘定を使用して行われたＢ金員の支払は，所得税法２１２条３項に定める「国内」での支払であると認められる。
３争点(3)について
(1)国税通則法６７条１項によれば，源泉徴収による国税がその法定納期限までに納付されなかった場合，その国税の納税者（源泉徴収による国税を徴収して国に納付しなければならない者（同法２条５号））から，納税の告知に係る税額又はその法定納期限後に納付された税額の１０パーセント相当額を不納付加算税として徴収することとされているが，同項ただし書により，当該告知又は納付に係る国税を法定納期限までに納付しなかったことに「正当な理由があると認められる場合」には，不納付加算税を徴収しないこととされている。
(2)そこで，原告が，本件納税告知処分に係る所得税を源泉徴収して国に納付しなかったことについて，上記「正当な理由」（国税通則法６７条１項）があると認められるかどうかを検討するに，この点に関し，原告は，デット・アサンプション契約に基づく債務の履行の一部が「預金の利子」に該当するか否かについて，明確な法令及び通達が全く存在しないことに加え，「預金」という概念は，一般に，後日に同額の金銭の返還を受ける約束の下で他人に金銭を預けることをいい，社会通念上，デット・アサンプション契約に基づく金員（差額分）の支払が「預金の利子」に当たると認識することは極めて困難であったこと，会計上の取扱い上「利子」でないことが明らかにされていたこと，税務上も所得税法１７４条各号に掲げる「利子」に該当しない旨の公的見解が表示されていたこと等を総合考慮すれば，原告が「預金の利子」ではないと判断したことには相当の事情があったというべきである旨主張する。


平成１４年（行ケ）第４３２号　審決取消請求事件
口頭弁論終結日　平成１５年７月２日
判　　　　決
原　　　　告　　　Ａ
被　　　　告　　　特許庁長官太田信一郎
同指定代理人      涌　井　幸　一
同                長　島　和　子
同                田　中　弘　満
同                大　野　克　人
同                大　橋　良　三
主　　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
(1)　特許庁が不服２０００－５９０９号事件について平成１４年７月８日にした審決を取り消す。
(2)　訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　前提となる事実
１　特許庁における手続の経緯
(1)　原告は，平成９年４月１４日，発明の名称を「空気清浄機能付き水洗トイレタンク」とする発明につき特許出願（平成９年特許願１２９１００号。この出願を「本件出願」といい，同出願に係る発明を「本願発明」という。）をした。上記特許出願について，特許庁は，平成１２年２月２１日付けで特許を拒絶すべき旨の査定（以下「本件拒絶査定」という。）をした（甲３，８，弁論の全趣旨）。(2)　原告は，本件拒絶査定を不服として，平成１２年３月２１日，審判請求（以下「本件審判請求」という。）をするとともに，同日付けで手続補正の申立て（以下「本件手続補正」という。）をした。特許庁は，本件審判請求事件を不服２０００－５９０９号事件として審理し，平成１４年７月８日，本件手続補正を却下する旨の決定（以下「本件補正却下決定」という。）をするとともに，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」をし，本件補正却下決定及び本件審決の謄本はいずれも同月２８日に原告に送達された（甲１，２，４，弁論の全趣旨）。
２　本願発明の要旨は，次のとおりである（甲３）。
【請求項１】　水洗トイレのタンクをフィルターに用い，タンク内の水洗用水を通った新鮮な空気を，建物内に循環させる事を特徴とする空気清浄機能付き　水洗トイレタンク。
３　本件手続補正は，本願発明の名称を「換気機能付き水洗トイレタンク」に変更し，特許請求の範囲を減縮することを目的とするものであるところ，本件手続補正による補正後の本願発明（以下「本願補正発明」という。）の要旨は，次のとおりである（甲４）。
【請求項１】　水洗トイレのタンク内用水に建物外部から空気を取り入れ，外気中に含まれるチリ・ホコリ等をタンク内用水に吸着させ取り除いて室内に循　環させる事を特徴とする換気機能付き水洗トイレタンク。
４　本件補正却下決定及び本件審決の理由の要旨
(1)　本件補正却下決定の要旨（甲１）
ア本願補正発明は，次に述べるとおり，その出願前に頒布された特開昭６１－１８４１７号公報（甲５。以下「刊行物１」という。）及び実願平５－７５４５１号（実開平７－４２８２１号公報）のＣＤ－ＲＯＭ（平成７年８月１１日発行。甲６。以下「刊行物２」という。）記載の発明等に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるので，特許法２９条２項の規定により，特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。(ア)本願補正発明と刊行物１記載の発明を対比すると，両者は「タンク内　用水に空気を取り入れ，空気中に含まれるチリ・ホコリ等をタンク内用水に吸着させ取り除いて室内に循環させるタンク」であるという点で一致し，①チリ・ホコリ等を吸着させ取り除くものとして，本願補正発明は，水洗トイレのタンク内用水を用いているのに対し，刊行物１記載の発明は，タンク内用水を用いていない点（以下「相違点１」という。），②チリ・ホコリ等を除去する空気が，本願補正発明では建物外部から取り入れる外気であるのに対し，刊行物１記載の発明ではそのようになっていない点（以下「相違点２」という。）の２点で相違する。(イ)　空気中の臭気を水洗トイレのタンク内用水で取り除くことは，刊行物２に記載されており，当該技術を刊行物１記載の発明に適用し，本願補正発明の上記相違点１に係る構成とすることは，当業者が容易に想到できたことである。また，刊行物１には，刊行物１記載の発明のタンクが，ビル空調用などに用いられることが示唆されており，ビル空調用であれば，外気を導入することは慣用された技術であるから，刊行物１記載の発明における空気を外気とすることは，当業者が容易に想到できたことである。
(ウ)そして，本願補正発明の構成によってもたらされる効果も，刊行物１及び２記載の各発明及び慣用技術から当業者が容易に予測し得る程度のものである。
イしたがって，本件手続補正は，特許法１７条の２第５項で準用する同法１２６条４項に規定する要件を満たしていないので，不適法である。
(2)　本件審決の理由の要旨（甲２）
ア　本件手続補正は，却下されたので，本願発明は，前記２記載の請求項１に記載された事項により特定されたものと認められる。イ　本願発明は，次に述べるとおり，出願前に頒布された刊行物１及び２記載の各発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるので，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。(ア)　本願発明と刊行物１記載の発明を対比すると，両者は「タンクをフィ　ルターに用い，タンク内の水を通った新鮮な空気を，建物内に循環させる空気清浄機能付きタンク」であるという点で一致し，フィルターに用いるタンクを，本願発明では水洗トイレのタンクとしているのに対し，刊行物１記載の発明ではそのようになっていない点で相違している。


(イ)　水洗トイレのタンクをフィルターとして用いることは，刊行物２に記載されており，当該技術を刊行物１記載の発明に適用し，本願発明の上　記相違点に係る構成とすることは，当業者が容易に想到できたことである。(ウ)そして，本願発明の構成によってもたらされる効果も，刊行物１及び２記載の各発明から当業者が容易に予測し得る程度のものである。
第３　当事者の主張
（原告の主張）
１　取消事由１（本件拒絶査定の特許法５０条違反の看過）(1)特許法５０条は，審査官は，拒絶すべき旨の査定をしようとするときは，特許出願人に対し，拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して，意見書を提出する機会を与えなければならない旨規定している。
(2)本件出願について，担当審査官は，原告に対し，平成１１月８月１８日付けで拒絶理由通知を発したが，同通知書には，「刊行物１等の水を通った新鮮な空気を，建物内に循環させる空気清浄機において，該水に水洗トイレのタンク内の水を用いた点は，刊行物２等記載の事項に基づいて，当業者が格別困難なく発明できたものと認められる。」旨の理由が記載されていた。これに対し，本件拒絶査定においては，原告が提出した意見書に対する見解として，「空気清浄機のタンクを水洗トイレのタンクに結び付けることは，従来から水洗トイレのタンクを空気清浄（脱臭）のために用いることが行われているのであるから，当業者が格別困難なく想到できたものと認められる」旨の記載がされている。(3)　本件拒絶査定の上記見解は，上記拒絶理由通知で示された拒絶の理由を変更するものであるから，担当審査官は，この点に関し原告に意見を述べる機会を付与すべきであった。
しかるに，担当審査官は，原告に対し上記意見を述べる機会を与えずに本件拒絶査定をしたものであり，本件拒絶査定は特許法５０条に違反するものである。
本件拒絶査定の上記違法を看過した本件審決は違法である。２　取消事由２（本件補正却下決定の違法性と本件審判請求の対象となる発明の要旨の認定の誤り）
(1)　本願補正発明と刊行物１記載の発明の一致点が前記第２の４(1)ア(ア)に記載　のとおりであり，両発明が同４(1)ア(ア)記載の相違点１，相違点２で相違することは，本件補正却下決定に認定されたとおりであるが，両発明には他にも相違点がある。
すなわち，本願補正発明と刊行物１記載の発明は，①前者が，フィルター交換の手間を省き，資源の有効活用を可能にすることを課題にしているのに対し，後者は従来の空気清浄機のフィルターのコストをおさえることを課題としている点，②前者が，上記課題の解決策として空気清浄機のフィルター部分にトイレタンクを使うことで，フィルター交換の手間なしに，建物内へきれいで新鮮な空気を取り入れることを可能にし，また，フィルターの代用として用いる水洗タンク内の水は，便器洗浄に使用しているため，資源の有効活用を可能にするという効果を有しているが，後者がこのような効果を有しない点，の各点でも相違している。本件補正却下決定は，この相違点を看過して，本願補正発明が，その出願前に頒布された刊行物１及び２記載の各発明及び慣用技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたと判断したものであり，この判断はその前提を誤るものである。
(2)　仮に上記主張が認められないとしても，本願補正発明は，その出願前に頒布された刊行物１及び２記載の各発明及び慣用技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとした本件補正却下決定の判断は，容易想到性に関する判断を誤るものである。
(3)　上記のとおり，本件補正却下決定の判断は誤りであり，本願発明につき本件手続補正は認められるべきである。したがって，本件手続補正が認められないことを前提にした本件審決は，本件審判請求の対象となる発明の要旨の認定を誤ったものというべきである。
３　取消事由３（本願発明と刊行物１記載の発明の相違点の看過）本願発明と刊行物１記載の発明の一致点は前記第２の４(2)イ(ア)に記載のとお　りであり，両発明には同４(2)イ(ア)記載の相違点があるが，両発明には他にも相　違点がある。
すなわち，本願発明と刊行物１記載の発明は，①前者がチリ，ホコリ等を除去する空気が建物外部から取り入れる外気であるのに対し，後者はそのようになっていない点，②前者が，フィルター交換の手間を省き，資源の有効活用を可能にすることを課題にしているのに対し，後者は従来の空気清浄機のフィルターのコストをおさえることを課題としている点，③前者が，上記課題の解決策として空気清浄機のフィルター部分にトイレタンクを使うことで，フィルター交換の手間なしに，建物内へきれいで新鮮な空気を取り入れることを可能にし，また，フィルターの代用として用いる水洗タンク内の水は，便器洗浄に使用しているため資源の有効活用を可能にするという効果を有しているのに対し，後者はこのような効果を有しない点，の各点でも相違している。
本件審決は，これらの相違点を看過して，本願発明はその出願前に頒布された刊行物１及び２記載の各発明及び慣用技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたと判断したものであり，この判断はその前提を誤るものである。
４　取消事由４（容易想到性の判断の誤り）
本願発明はその出願前に頒布された刊行物１及び２記載の各発明及び慣用技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたと判断した本件審決の判断は，容易想到性の判断を誤るものである。
(被告の反論)
１　取消事由１（本件拒絶査定の特許法５０条違反の看過）について取消事由１に関する主張は争う。
２　取消事由２（本件補正却下決定の違法性と本件審判請求の対象となる発明の要旨の認定の誤り）について
(1)　本件補正却下決定においては，本願補正発明と刊行物１記載の発明の構成を対比して一致点，相違点を認定しているものであって，発明の奏する効果について一致点，相違点の認定をしているものではなく，原告の主張するような相違点の看過はない。
なお，発明の効果については，本件補正却下決定において，「本願補正発明の構成によってもたらされる効果も，刊行物１及び２記載の各発明及び慣用技術から当業者が容易に予測しうる程度のものである」との判断を行っているものであり，この判断に誤りがないことについては，後記(2)記載のとおりである。したがって，本件補正却下決定の進歩性に関する判断について，その前提を誤るものであるとする原告の主張は理由がない。
(2)本願補正発明はその出願前に頒布された刊行物１及び２記載の各発明及び慣用技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたということができ，この点に関する本件補正却下決定の判断に誤りはない。


本願補正発明の効果についていえば，次のとおりである。すなわち，本願補正発明の効果は，「フィルター交換の必要なしに，建物内への，きれいで，新鮮な外気の取り入れが可能であり，更に，フィルターの代用として用いる水洗トイレのタンク内用水は，便器洗浄に使用している為，資源の有効活用をも可能にしている」という点にある。一方，刊行物１記載の発明は，従来技術では，清浄な空気を得るためにフィルターを使用していたのを，フィルター交換の必要なしに清浄な空気を取り入れることを可能したものであり，この点で本願補正発明と共通の効果を有しており，その空気を外気とすることは，慣用技術を適用して達成し得るものである。また，水洗トイレタンク内用水を空気中の不要物の除去に用いることは，刊行物２に記載されており，刊行物２記載の発明は，フィルターの交換の必要なしに資源の有効活用を可能にしている。したがって，本願補正発明は，刊行物１及び２記載の各発明及び慣用技術から生じる効果の総和以上の格別の効果を有するものとはいえない。
また，原告主張の課題の相違点は，効果の相違に関して上記に述べたところと同様，本願補正発明の進歩性を基礎付けるような格別のものではない。３　取消事由３（本願発明と刊行物１記載の発明の相違点の看過）について本願発明に係る請求項１の記載は，「水洗トイレのタンクをフィルターに用い，タンク内の水洗用水を通った新鮮な空気を，建物内に循環させる事を特徴とする空気清浄機能付き水洗トイレタンク」というものであり，原告が主張する各相違点のうち，「本願発明がチリ・ホコリ等を除去する空気が建物外部から取り入れる外気であるのに対し，刊行物１記載の発明はそのようになっていない点」（（原告の主張）３の①）は，上記請求項１には記載されていない事項であって，原告のこの点に関する主張は上記請求項１の記載に基くものではなく，許されない。本件審決においては，本願発明と刊行物１記載の発明の構成を対比して一致点，相違点を認定しているものであって，両発明の奏する効果について一致点，相違点の認定をしているものではなく，（原告の主張）３の②，③に記載のような相違点の看過はない。
したがって，本件審決の進歩性に関する判断がその前提を誤るものであるとする原告の主張は，理由がない。
なお，発明の効果については，本件審決において，「本願発明の構成によってもたらされる効果も，刊行物１及び２記載の各発明から当業者が容易に予測しうる程度のものである」との判断を行っているものであり，この判断に誤りがないことについては，後記４に説明するとおりである。
４　取消事由４（容易想到性の判断の誤り）について
本願発明はその出願前に頒布された刊行物１及び２記載の各発明及び慣用技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたということができ，この点に関する本件審決の判断に誤りはない。
本願発明の効果についていえば，次のとおりである。
すなわち，本願発明の効果は，「フィルター交換の必要なしに，建物内への，きれいで，新鮮な空気の取り入れが可能で，更に，フィルターの代用として用いる水洗タンク内の洗浄用水は，便器洗浄に使用している為，資源の有効活用をも可能にしている」という点にあるが，当該効果が進歩性を基礎付けるものかどうかに関しては，外気の点を除いて，前記２(2)に記載のとおりである。また，原告主張の課題の相違点は，効果の相違に関して上記に述べたところと同様，本願発明の進歩性を基礎付けるような格別のものではない。
第４　当裁判所の判断
１　取消事由１（本件拒絶査定の特許法５０条違反の看過）について証拠（甲７，８）によれば，前記第３の（原告の主張）１(2)の事実が認められる。
原告は，本件拒絶査定に示された原告の意見書に対する見解が，本件拒絶理由通知に示された拒絶の理由を変更するものであるというが，両者は同趣旨のものと解されるのであって，前者が後者を変更したものということはできない。　なお，刊行物２（甲６）記載の発明は，トイレ内に臭気が放散しないように，当該臭気を洗浄水中に直接放出するというものであり，トイレ内の臭気を含んだ空気を臭気を含まない空気とする性格を有するから，この点において，刊行物２記載の発明は，一種の空気清浄機能を有すると考えることができる。原告の主張は，その前提を欠き，理由がない。
２　取消事由２（本件補正却下決定の違法性と本件審判請求の対象となる発明の要旨の認定の誤り）について
(1)　本件補正却下決定は，本願補正発明と刊行物１記載の発明とを対比して，両者の一致点及び相違点１，２について，前記第２の４(1)ア(ア)記載のとおり　認定しているところ，両発明の一致点が上記認定のとおりであること，両発明に上記認定のとおり相違点１，２の相違があることは，当事者間に争いがない。原告は，本願補正発明と刊行物１記載の発明とは，その効果に前記第３の（原告の主張）２(1)の①，②記載のとおりの相違があるので，本件補正却下決定の容易想到性の判断はその前提において誤っている旨主張する。しかしながら，本件補正却下決定は，本願補正発明と刊行物１記載の発明の構成を対比して，その一致点及び相違点を認定し，当該相違点に係る構成が刊行物１記載の発明等から容易に想到できるものであるか否かを判断した上，本願補正発明の構成が奏する効果の点を斟酌して，当該発明が特許法２９条２項の規定する特許要件としての進歩性を有するか否かの判断をしているものである。ところで，出願に係る発明が進歩性を有するか否かの判断は，当該発明を特許請求の範囲に記載された事項に基づき特定した上，当該発明と特許法２９条１項に掲げる発明（以下「公知発明」という。）のうち特定のものとを発明を特徴付ける要素である発明の課題，構成等の特許発明特定事項（以下「構成等」という。），効果の点で対比し，その一致点及び相違点を把握し，これらを総合的に評価してなされるべきである。


そして，上記課題，構成等，効果の要素を具体的にどのように勘案するかは，当該発明の性格等に応じて考えられるべきであるが，技術思想の創作の実体は，創作に係る物や製造方法の構成をいかにするかにかかっており，上記課題はその発明の動機付けとなるものにすぎず，また，発明の効果は，発明の備える構成によりもたらされるものであり，その構成により規定されるという関係にあることからすれば，進歩性の有無の判断に当たっては，一般には，当該発明の構成等と上記特定の公知発明のそれとを対比して一致点及び相違点を明らかにした上，この相違点に係る構成等が容易に想到できるものか否かの判断を第１次的に行い，同判断に加え，あるいは同判断の過程において，当該発明の課題，効果と上記公知発明のそれとの対比の結果を斟酌してこれを行うのが相当と考えられる。本件補正却下決定は上記の判断手法を採用し，効果の相違点に関しても前記第２の４(1)ア(ウ)のとおり評価をした上で，本願補正発明の進歩性の有無について判断をしているのであって，上記決定が，効果の相違点を看過したようにいう原告の主張は理由がない。また，本件補正却下決定が，本願補正発明の進歩性の有無の判断に当たり，前記第３の（原告の主張）２(1)の①（課題）の相違点を斟酌したかどうかは明らかでないが，仮にこの点を看過したものとしても，そのことが上記決定の結論に影響を及ぼすものでないことは，後記(2)エに説示するとおりである(2)原告は，本件補正却下決定における本願補正発明の容易想到性の判断が誤っていると主張する。
ア　本件補正却下決定の認定する本願補正発明と刊行物１記載の発明の相違点１，２は，前記(1)に記載のとおりである。
イ　相違点１（チリ・ホコリ等を吸着させ取り除くものとして，本願補正発明は，水洗トイレのタンク内用水を用いているのに対し，刊行物１記載の発明は，タンク内用水を用いていない点）について
刊行物１（甲５）記載の発明は，刊行物１に「この発明は塵埃を含んだ空気を水の中に通すことによって，空気中の塵埃を水の中に浮遊させて残留させることによって，清浄な空気を得ることを目的とする」（１頁左下欄１０行目ないし１３行目）と記載されているように，空気清浄を目的とするものである。そして，刊行物１に「一方清水入口管８よりつねに清浄な水をタンク１内に導入し，汚水吐出管９より汚水を排出することによって，タンク１内の水10の水面11をつねに一定に保ちながら水10を交換する。なお，水10の交換は，清水入口管８より導入する水と，汚水吐出管９より排出する汚水の間欠的な流入流出によって行ってもよい。」（１頁右下欄１８行目ないし２頁左上欄４行目）と記載されていることからも明らかなように，塵埃を浮遊する汚水の排出と清水の導入により，水は「つねに」あるいは「間欠的に」交換されるものである。
一方，刊行物２（甲６）記載の発明は，【産業上の利用分野】に「本考案は水洗式和風トイレ用脱臭装置，特に水洗式和風トイレ内の臭気を，空気の吸引作用で洗浄水中に放出することにより，除去するようにした脱臭装置に関する。」と記載されているように，いわば，空気の清浄を目的とするものであり，刊行物２の段落【0019】に「上記本考案の構成によれば，従来と異なり，水洗式和風便器100から発生した臭気Ａは，トイレ内に一旦放散されることなく，洗浄水410内に直接放出される。」と記載されているように，臭気を形成する空気中の不要物を水に吸着させて除去するものである。そして，水洗トイレのタンク内用水は，水洗トイレ使用時に新鮮な水に交換されることは明らかである。そうすると，刊行物１及び２記載の各発明は，いずれも空気中の不要物を水で吸着させて除去し，その不要物を吸着させた水を，新鮮な水に交換して，不要物吸着機能を保つ機能を有するものとして共通しており，空気中の塵埃（チリ，ホコリ等）を除去するものとして，刊行物１記載の発明のタンク内用水に代え，刊行物２記載の水洗トイレのタンク内用水を適用することに格別の困難性があるものとはいえない。
したがって，本件補正却下の決定の相違点１に係る判断は相当として是認することができる。
ウ　相違点２（チリ・ホコリ等を除去する空気が，本願補正発明では建物外部から取り入れる外気であるのに対し，刊行物１記載の発明ではそのようになっていない点）について
刊行物１（甲５）には，刊行物１記載の発明の目的に関し，後記エ(ア)に　認定する記載がされており，この記載からして，刊行物１記載の発明が，ビル空調用への適用も視野に入れて創意されたものであることは明らかである。そして，このようなビル空調において外気導入を行うことは慣用手段であると考えられるから，清浄な空気を得る上で，外気を用いる発想は当業者であれば容易に想到し得たことといえる。
したがって，本件補正却下決定の相違点２に係る判断も相当として是認することができる。
エ　進んで本願補正発明の課題，効果が同発明の進歩性を基礎付けるものか否かについて判断する。
(ア)原告は，本願補正発明が，フィルター交換の手間を省き，資源の有効　活用を可能にすることを課題にしているのに対し，刊行物１記載の発明は，従来の空気清浄機のフィルターのコストをおさえることを課題としている点で相違する旨主張する。