(3)　「拡大CDR」の定義に関する審査経緯は，次のとおりである。上記「拡大CDR」の定義は，当初明細書（乙１）には記載されておらず，第１次補正（平成７年１２月２５日付審査請求と同時の自発補正）で追加された。審査官は，拒絶理由通知（乙４）において，CDRの位置が不明確である旨の指摘をしたところ，原告は，第２次補正（乙５）により，「Kabatら及びChothiaらにより定義されるこれらのCDRの位置は，例えばKabatらにより提供されるような，免疫グロブリン配列についての一貫した番号付けスキームを用いれば，同一の番号によって定義され得る。従って，当業者は，個々の免疫グロブリンのCDRの位置を容易に特定することができる。」との記載を明細書に追加した。これは，請求項１の「拡大CDR」の定義が明細書中の他の定義などの記載にも優先して適用されることを意図したものであることを明確に示すものである。そして，原告は，意見書（乙６）を提出し，拒絶理由を解消するための主張として，「CDRループ」などという新しい特別な用語を作り，請求項１の「拡大CDR」の定義が単に請求項１のみに及ぶ定義ではなく，「本発明」すなわち「本願の全ての請求項に係る発明」全体に，さらには本件出願に係る明細書中で用いられている「CDR」の用語全てに及ぶ定義であることを自ら力説した。
(4)　そもそも同一の出願明細書中において用いる用語については，同一用語に対して同一の意味をあてることが社会通念上も自然なことであり，特許法施行規則の様式第29の〔備考〕において，用語は，明細書全体を通じて統一して使用することが要求されている。本件各請求項に記載された発明において，発明の構成を確定するために重要な用語である「CDR」について，各請求項中で別々の意味で用いられていると主張することは，むしろ不自然である。請求項１以外の請求項において，同一の「相補性決定領域（CDR）」という用語に対して，請求項１における定義とは異なる意味で用いようとするのであれば，その旨を明記するはずである。第１次補正（自発補正）により，「拡大CDR」の定義が特許請求の範囲における最初の請求項である請求項１に設けられた時点で，全ての請求項に係る発明中の「CDR」に及ぶ定義であると考えることに無理はなく，前記審査経緯に照らしても明白である。そして，「拡大CDR」の定義を設けることが，同時に「縮小FR」を設けたことになるのであるから，明細書における各請求項のうち「FR」の用語を用いている請求項には，当然に「縮小FR」の定義が及ぶことになる。３　決定が，本件訂正請求に対して，「訂正後の請求項１～１１に係る発明における必須の構成である『CDR』の用語の概念を変更するものであるから，結果として特許請求の範囲を実質的に変更するものである」と認定した点に誤りはなく，これらの認定を前提として，本件訂正は認められないとした点に誤りはない。(1)　本件発明（全請求項に係る発明）の「ヒト化抗体」を設計するに当たり置換すべきアミノ酸の位置を示すために，「CDR」に含まれるアミノ酸配列の正確な位置決定は，本件発明にとって，発明の本質に関わる極めて重要な「必須の要件」であった。
(2)　当初明細書中で用いられていた，相補性決定領域（CDR）」及び，CDR以外の「フレームワーク領域（FR）」についての記載は，全て当業者が理解する本来の意味のKabatのCDR配列及びFR配列として統一的に記載されていた。そして，前記のとおり，第１次補正により，請求項１に「拡大CDR」の定義が設けられ，請求項１８～２８に記載された発明も含め，明細書中で用いられている全ての「CDR」の用語の定義として手続補正された。
その後，本件訂正請求により，請求項１～１７が削除され，特許請求の範囲から「拡大CDR」の定義が削除されることになり，請求項１８～２８に記載された発明も含め，明細書中で用いられている全「CDR」の意味が，当初明細書中で用いられていた本来の「KabatのCDR配列」のみの「CDR」の意味に戻ることになる。本件訂正請求は，「実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではない」という要件を満たさない。
(3)　なお，本件訂正後において，第２次補正で追加された上記２(3)の記載が残っている。しかし，その「Kabatら及びChothiaらにより定義されるこれらのCDRの位置」という記載は，請求項１中の「拡大CDR」の定義があってはじめて意味のある記載であり，その記載が残っても，無意味な記載でしかなく，無視し得る。４　原告は，請求項１８に「拡大CDR」の定義を適用すると明細書中の「FR」の定義と科学的に矛盾するという。しかし，そもそも，原告が，本来の「CDR」の用語を曲解した「拡大CDR」の定義を設けたことこそ，科学的矛盾に満ちた行為である。そして，当業者は，「CDR」の概念に「Loop」をも含ませるという「拡大CDR」の定義を読めば，直ちに，同時に「FR」に含まれるアミノ酸数を減少させる「縮小FR」の定義でもあることを理解するはずである。請求項１８において，CDRとFRが同時に記載されていても，本来のCDRとFRよりも，CDRに含まれるアミノ酸数が増え，FRに含まれるアミノ酸数が減ると認識するだけである。
訂正の有無に関わらず，特許明細書に記載された請求項１８～２８に係る発明において，用語「CDR」は「KabatのCDR配列」に対応するアミノ酸配列のみを指すと解釈されるべきであるとの原告の主張は，失当である。


５　本件出願の国際出願における国際調査報告において，文献乙１２（Nature，24March1988，Vo1.   332，p.323－326）が示された。乙１２には，表題「治療用のためのヒト抗体の改変」として，ヒトリンパ球に対するラット抗体の重鎖及び軽鎖可変ドメインからの６つの超可変領域を導入することによりヒトIgG1抗体を改変したヒト化抗体が記載されているが，超可変領域（CDR）を全てラット由来に，FRをヒト由来にするとともに，重鎖に対応するアミノ酸配列番号27位及び30位をラット由来アミノ酸にしたものである。この点で，乙１２には，本件発明（第１次補正前）と軌を一にする発明が記載されている。そして，上記重鎖に対応するアミノ酸配列番号27位及び30位は，KabatのCDRの概念（重鎖においては，31～35位がCDR1，50～65位がCDR2，95～102位がCDR3，それ以外がFR）ではフレームワーク領域（FR）であるが，ChothiaのLoopの概念（Loop1が重鎖における26～32位）も含ませた本来の「CDR」とは別の概念でくくることができれば，乙１２における27位及び30位の置換が，「FR」内の置換を意味しなくなる。原告は，前記国際調査報告において乙１２が示されたことから（乙１），あえて要旨変更となる本件第１次補正を行った蓋然性が高い。原告にとっては，新規性，進歩性欠如を回避するための重要な補正であったことがうかがえ，用語「CDR」について，訂正前の請求項18～28に係る発明においても，新規性，進歩性の回避のために，請求項1～17と同じ意味で用いていることは明らかである。
第５　当裁判所の判断
１　証拠（乙１ないし６，１２，甲２，４）及び弁論の全趣旨によれば，本件特許請求の範囲及び明細書の記載の変遷等につき，次の事実が認められる。(1)　出願当初の特許請求の範囲はもとより，当初明細書の説明中においても，「相補性決定領域（CDR）」について，Kabatら文献及びChothiaら文献による定義の記載は存在せず（乙１），「相補性決定領域（CDR）」とは，KabatのCDR配列を指すものと理解された。
(2)　本件は，国際出願（PCT/US89/05857）で平成２年７月２６日国際公開された（国際公開番号：WO90/07861）が，国際調査報告において，乙１２（Nature，24March1988，Vo1.332，p.   323－326）が示された（乙１の１頁，１５頁）。乙１２には，重鎖に対応するアミノ酸配列番号27位及び30位をラット由来アミノ酸にした発明が開示されている。
上記重鎖に対応するアミノ酸配列番号27位及び30位は，KabatのCDR配列の概念によれば，フレームワーク領域（FR）に属するものであり，上記(1)の理解に立てば，乙１２には，本件発明（第１次補正前）と軌を一にする発明が記載されていることになる。しかし，ChothiaのLoopの概念によれば，上記27位及び30位は，超可変領域の６つのLoop内にあり，βシートフレームワーク内には属しないものである。(3)　原告は，平成７年１２月２５日の第１次補正により，乙１末尾の手続補正書の請求の範囲１のとおり，「相補性決定領域（CDR）」について，「Kabatら（“SequencesofProteins   ofimmunologicalInterest”,   Kabat,E.ら，U.S.DepartmentofHealth   andHumanServices,（1983））並びにChothiaら（Chothia及びLesk,J.Mol.Biol.,196:901－917（1987））により定義される相補性決定領域（CDR）」という定義を追加した。
その後，第２次補正（乙５）により，明細書の発明の詳細な説明欄に「Kabatら及びChothiaらにより定義されるこれらのCDRの位置は，例えばKabatらにより提供されるような，免疫グロブリン配列についての一貫した番号付けスキームを用いれば，同一の番号によって定義され得る。従って，当業者は，個々の免疫グロブリンのCDRの位置を容易に特定することができる。」との記載を追加した。このような補正を経て，特許査定がされ，設定登録された。設定登録時の各請求項の記載は，前掲第２，２のとおりである。
(4)　原告は，本件異議の手続中に本件訂正請求をしたが，特許請求の範囲については，設定登録時の各請求項（前掲第２，２）のうち，請求項１ないし１７及び２９を削除するとともに，請求項１８ないし２８を順次繰り上げて新しい請求項１ないし１１とし，これに合わせて，新たな請求項中で引用する請求項を新請求項のものに訂正するものである。訂正後の各請求項の記載は，前掲第２，３のとおりである。
このようにして，前記第１次補正で追加された定義が記載されている設定登録時の請求項１が削除された。
２　原告は，訂正の有無に関わらず，訂正前の請求項１８～２８に係る発明において，用語「CDR」は，「KabatのCDR配列」のみを指すと解釈されるべきであり，本件訂正請求により訂正前の請求項１～１７及び２９を削除しても，特許請求の範囲を実質的に変更することにはならないと主張するものである。原告は，その具体的根拠として，前記「第３　原告の主張（決定取消事由）の要点」の２において，①ないし③として記載されたとおりの主張をするので，この点を中心に検討する。
(1)　原告の主張①について
(a)　訂正前の請求項１８，２０及び２１並びにこれらの従属項の記載は，前判示のとおりであり，例えば，請求項１８には，「供与体Ig由来の１又はそれ以上の相補性決定領域（CDR）及びヒトIg軽鎖及び重鎖由来のフレームワーク領域を有するヒト化免疫グロブリン（Ig）の生産方法であって…」と記載されている。(b)　そこで，検討するに，上記１(3)のように，請求項１における「相補性決定領域（CDR）」につき，特別の定義が記載された以上，その後の記載において，「相補性決定領域（CDR）」という同じ表現が繰り返される場合には，特段の事由のない限り，その定義に従った記載であると理解するのが通常である。そして，本件では，請求項１８，２０及び２１並びにこれらの従属項においては，単に「相補性決定領域（CDR）」との文言が記載されているだけであり，本件特許明細書の記載を精査しても，上記の定義とは異なる意味に用いることを示す記載も見当たらず，特段の事由があるとは認められない。


このことに加えて，請求項１における「相補性決定領域（CDR）」の特別の定義を受けて，上記１(3)のように，発明の詳細な説明欄においても本件発明を説明する記載が追加された。この説明部分は，本件発明に関する一般的な説明部分であると理解され，特定の請求項に係る発明に限定しての説明であると理解すべき根拠も見当たらない。
そうすると，たとえ，請求項１８，２０及び２１並びにこれらの従属項が請求項１を引用する形式をとっていないとしても，訂正前の請求項１における「相補性決定領域（CDR）」についての上記の定義は，請求項１８，２０及び２１並びにこれらの従属項における「相補性決定領域（CDR）」の概念をも決定する定義であると解するのが相当である。
(c)　原告は，用語「CDR」は用語「フレームワーク領域」との組合せで使用されており，「フレームワーク領域」とは，本件特許明細書において，Kabatら文献により定義されたものをいうものとして定義されており，そうである以上，「CDR」は，Kabatらの文献により定義されたCDRでなければならないと主張するが，前記(b)に判示したところに照らし，失当であるというべきである。なお，確かに，本件特許明細書には，「本明細書中で使用する『フレームワーク領域』なる用語は，Kabatら，前掲により定義されたように，単一種において異なる免疫グロブリン間で比較的保存される免疫グロブリン軽鎖及び重鎖可変領域の部分について呼称する。」との記載があり（甲２，１３欄２３～２７行），この記載は，前記各補正前から存在する（乙１）。しかしながら，本件特許明細書において，「フレームワーク領域」との用語がすべて上記の定義に従って記載されているかは疑問である。例えば，本件特許明細書及び当初明細書には，「各軽鎖／重鎖対の可変領域は抗原結合部位を形成する。鎖は全て，３つの超可変領域によって結合された比較的保存されたフレームワーク領域という同じ一般構造を示す〔“SequencesofProteins   ofImmunologicalInterest”,Kabat,E.ら,U.S.DepartmentofHealth   andHumanServices,（1983）；並びにChothia及びLesk,J.Mol.Biol.,196:901-917（1987）を参照のこと。これらは参考として本明細書中に組み込まれる〕。」との記載がある（甲２の１２欄３１～３８行）。上記記載は，Kabatらの文献及びChothiaらの文献を引用していることから，Chothiaらの定義による「Loop」と「βシートフレームワーク」についても，「３つの超可変領域によって結合された比較的保存されたフレームワーク領域という同じ一般構造を示す」ことが示唆されている（もっとも，訂正前の請求項１に記載された定義と同じ内容を示すものではない。）。したがって，少なくとも，上記「フレームワーク領域」との記載は，純粋にKabatらの文献において定義された「フレームワーク領域」を意味しているとは解し難い。したがって，原告の上記主張は，その前提において，失当である。
(d)　原告は，Kabat及びChothiaにより定義されるCDRと組み合せてKabatにより定義されるフレームワークを含むとすれば，その免疫グロブリンは重複する部分及び／又は欠失部分を有することになり，科学的に矛盾するとも主張する。検討するに，原告も主張するとおり，訂正前の請求項１８は，「相補性決定領域（CDR）」と「フレームワーク領域」との組み合わせで記載されている。すなわち，Kabatらによって，免疫グロブリン軽鎖(L鎖)及び重鎖(H鎖)の「可変領域(V領域)」のうち，「CDR」以外の部分を指して「フレームワーク領域」とされており，Chothiaらにより，「CDR」に対応するものとして「Loop」が定義され，可変領域の「Loop」以外の部分を指して「βシートフレームワーク」とされている（もっとも，Chothiaらのいう「Loop」の範囲は，Kabatらによる「CDR」の範囲とは幾分異なっており，「フレームワーク領域」と「βシートフレームワーク」も幾分異なることになる。乙２）。これらは，当業者にとって周知の事項であるといえる。そうすると，訂正前の請求項１８にも前記請求項１の「相補性決定領域（CDR）」の定義が及び，「相補性決定領域（CDR）」が「KabatのCDR配列」に当たるものに加えて，「ChothiaのLoop配列」に当たるものも含む概念として定義された以上，当業者としては，「フレームワーク領域」との記載につき，「可変領域」のうち，上記のように定義された「相補性決定領域（CDR）」以外の部分を指すものと理解し得るというべきであり，原告が主張するような科学的矛盾は生じない。なお，上記の理解に立てば，訂正前の請求項１８における「フレームワーク領域」は，上記甲２の１３欄２３～２７行における「フレームワーク領域」の定義とは異なることになるが，上記(c)後段に説示した点にもかんがみれば，この点をもって必ずしも矛盾であるということにもならない。
(e)　以上のように，原告の主張①は，採用の限りではない。
(2)　原告の主張②について
原告は，本件特許明細書では，種々の場面で，KabatらによるCDRの定義のみが使用されていると主張する。
しかし，訂正前の請求項１の記載が存在するほか，特許明細書の発明の詳細な説明欄においても，「Kabatら及びChothiaらにより定義されるこれらのCDRの位置は，例えばKabatらにより提供されるような，免疫グロブリン配列についての一貫した番号付けスキームを用いれば，同一の番号によって定義され得る。従って，当業者は，個々の免疫グロブリンのCDRの位置を容易に特定することができる。」との記載が追加されて存在する（甲２，１２欄３８～４４行）。したがって，原告の主張②も採用し得ない。
(3)　原告の主張③について
原告が主張するとおり，Chothiaは，CDRを定義したものではなく，超可変領域の概念に含まれ得るループ配列を定義したものである。
しかし，訂正前の請求項１において，前記のように，「相補性決定領域（CDR）」について，Kabat及びChothiaにより定義されるものとして，特別の定義付けがされ，この定義が訂正前の請求項１８，２０及び２１並びにこれらの従属項における「相補性決定領域（CDR）」にも及ぶものであること，当業者としてもそのように理解するものであることは，既に判示したところから明らかである。よって，原告の主張③も採用することができない。
３　以上判示したところによれば，本件訂正請求につき，新たな請求項に記載される「CDR」の概念を，特別に定義されたものから，通常用いられる「CDR」の意味に戻すものであり，訂正後の請求項１～１１に係る発明における必須の構成である「CDR」の用語の概念を変更するものであるから，特許請求の範囲を実質的に変更するものであって，当該訂正は認められないとした決定の判断は，是認し得るものである。そして，この判断を前提に，本件特許異議の申立てにつき，本件発明の請求項１～２９に係る特許を取り消すべきものとした決定の判断も是認し得るものである。


平成一二年(ワ)第九四三号　不正競争行為差止等請求事件
判　　　　　　決
原　　　　　　　告　　　　優美社産業株式会社
右代表者代表取締役　　　　【Ａ】
右訴訟代理人弁護士　　　　木　　　村　　　圭　二　郎被　　　　　　　告　　　　株式会社レジャープロダクツ
右代表者代表取締役　　　　【Ｂ】
右訴訟代理人弁護士　　　　永　　　井　　　　　　　均
主　　　　　　文
一　被告は、別紙物件目録二記載の商品及びその説明書に、別紙表示目録１ないし５及び６①記載の各表示を表示し、同商品の広告に別紙表示目録３記載の表示を表示し、又は同目録１ないし５及び６①記載の各表示を表示した同商品を販売してはならない。
二　被告は、別紙物件目録一記載の商品及びその説明書において、別紙表示目録８記載の表示を表示し、又は同表示を表示した同商品を販売してはならない。三　被告は、別紙物件目録二記載の商品及びその説明書における別紙表示目録１ないし５及び６①記載の表示、同商品の広告における別紙表示目録３記載の表示、並びに、別紙物件目録一記載の商品及びその説明書における別紙表示目録８記載の表示を、各抹消せよ。
四　被告は、原告に対し、金五〇万円及びこれに対する平成一二年二月六日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。五　原告のその余の請求をいずれも棄却する。
六　訴訟費用はこれを三分し、その二を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
七　この判決は、第四項に限り仮に執行することができる。
事実及び理由
第一　請求
一　被告は、別紙物件目録一及び二記載の商品並びにその広告及び説明書に、別紙表示目録１ないし７記載の各表示を使用し、又は当該表示を使用した同商品を販売してはならない。
二　被告は、別紙物件目録一記載の商品並びにその広告及び説明書において、別紙表示目録８記載の表示を使用し、又は当該表示を使用した同商品を販売してはならない。
三（主位的請求）
被告は、その所有する別紙表示目録１ないし７記載の表示を使用した別紙物件目録一及び二記載の商品、並びに別紙表示目録８記載の表示を使用した別紙物件目録一記載の商品を廃棄せよ。
（予備的請求）
被告は、別紙物件目録一及び二記載の商品並びにその広告及び説明書における別紙表示目録１ないし７記載の表示を、別紙物件目録一記載の商品並びにその広告及び説明書における別紙表示目録８記載の表示を、それぞれ抹消せよ。四　被告は、原告に対し、金六五〇万円及びこれに対する平成一二年二月六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二　事案の概要
【前提となる事実】
いずれも争いがないか後掲各証拠又は弁論の全趣旨により認められる。なお、以下、書証の掲記は甲１などと略称し、枝番のすべてを含む場合はその記載を省略する。
一　当事者
１　原告は、カバン・袋物等の製造、販売を業とする株式会社である。２　被告は、各種バッグ・カバン及び袋物の製造・輸出入・販売を業とする株式会社である。
二　被告は、「ＭＡＮＨＡＴＴＡＮ　ＰＡＳＳＡＧＥ」の標章を付したカバン（別紙物件目録二記載のカバン。以下「被告商品」という。）を、複数種類、製造、販売している（甲１）。
なお、別紙物件目録一記載の肩掛けカバン（以下「被告肩掛けカバン」という。）にも、「ＭＡＮＨＡＴＴＡＮ　ＰＡＳＳＡＧＥ」の標章が付されており（甲１）、被告肩掛けカバンは、被告商品に含まれるものである。三　被告は、被告商品又はその商品説明書に、別紙表示目録１ないし５記載の表示（以下「本件表示１」等という。）を表示している（弁論の全趣旨）。被告は、被告肩掛けカバンに取り付けた商品説明書に、「600DenierPoly－esterFablic,P.U.Coating:」という表示（以下「被告肩掛けカバン表示」という。）を表示している。
四　原告の請求
原告は、被告が、被告商品に本件表示１ないし７を付し、被告肩掛けカバンに本件表示８を付し、それぞれ販売する行為は、不正競争防止法二条一項一二号所定の不正競争に該当するとして、同法三条一項に基づく差止め（請求一及び二項）、同条二項に基づく廃棄（請求三項）、及び同法四条に基づく損害賠償（請求四項）を求めている。
【争点】
一　本件表示１ないし６は、原産地誤認表示に該当するか。二　本件表示１、３、４、５及び７は、商品開発者を偽るものであり、品質誤認表示に該当するか。
三　被告肩掛けカバン表示は、品質誤認表示に該当するか。四　原告は不正競争防止法三条一項に基づき差止請求することができるか。
五　差止請求及び廃棄請求の必要性
請求一及び二の当該表示を使用した商品の販売の差止め及び請求三の主位的請求は、その必要性があるか。
六　損害の発生及びその額について
第三　争点に関する当事者の主張
以下、英文の日本語訳は、当該英文の後の括弧内に示す。一　争点一（本件表示１ないし６の原産地誤認表示性）について
【原告の主張】
本件表示１ないし６は、一般消費者に対し、被告商品が米国において製造された商品であるとの認識を生じさせるに十分な表示である。しかしながら、被告商品は、中国で製造されたものである。したがって、本件表示１ないし６は、原産地誤認表示に該当する。
【被告の主張】


被告商品は中国製であるが、バッグ類に原産国を表示することは法律上義務付けられていない。本件表示３には、「NEWYORKCITY,N.Y.,U.S.A.」との記載があるが、本件表示３は、実際の商品説明書では、その上部の高層ビル群のイメージ図及び「ＭＡＮＨＡＴＴＡＮ　ＰＡＳＳＡＧＥ」と共に、全体で一つの意匠となっている。そして、被告商品の商品説明欄の最下部には、「LEISUREPRODUCTSINC.」と被告名が記載されているから、被告商品が米国製との認識は生じない。二　争点二（本件表示１、３、４、５及び７の品質誤認表示性）について
【原告の主張】
本件表示１、３、４、５及び７は、消費者に対し、被告商品は、米国市場において高品質のバッグを供給し続けていて、消費者及び市場の支持を得た会社であるキッフェ社によって製造された商品であるとの認識を生じさせるに十分な表示である。
しかしながら、被告商品は、キッフェ社と何ら関係がない。したがって、本件表示１、３、４、５及び７は、品質誤認表示に該当する。
【被告の主張】
被告は、キッフェ社と提携して、被告商品を、北米市場と共通の下げ札、ラベル等を用いて販売する予定で、被告商品に取り付けている下げ札、ラベル等（本件表示１、３、４及び５の表示がある。）を作成したが、その後当該計画は頓挫してしまった。そこで、被告は、キッフェ社の了解を得て、大量に印刷してしまっていた下げ札等を、被告商品に取り付けているにすぎない。したがって、本件表示１、３、４、５及び７は品質誤認表示に該当しない。三　争点三（被告肩掛けカバン表示の品質誤認表示性）について
【原告の主張】
被告肩掛けカバン表示は、一般消費者に対し、被告肩掛けカバンの素材が六〇〇デニールのポリエステル布地であり、耐久性等において他社同種製品よりも優れている商品であるかのような認識を生じさせるに十分な表示である。しかしながら、被告肩掛けカバンには六〇〇デニールの布地は使用されていない。
したがって、被告肩掛けカバン表示は、品質誤認表示に該当する。
【被告の主張】
被告肩掛けカバンには六〇〇デニールの布地は使用されていないことは認める。
しかしながら、被告肩掛けカバン表示の左には、チェックボックスがあり、そこにチェックがされていない以上、被告肩掛けカバンが六〇〇デニールの布地を使用したものであるとの表示はされていない。
また、六〇〇デニールの意味は、専門家でない限り知らないのであるから、一般消費者が、被告肩掛けカバンの品質を誤認するおそれはない。したがって、被告肩掛けカバン表示は、品質誤認表示に該当しない。四　争点四（原告は不正競争防止法三条一項に基づき差止請求をすることができるか）について
【原告の主張】
原告は、被告商品と競合同種のアウトドア用携帯カバンを製造、販売しているから、被告の不正競争により、営業上の利益を侵害されるおそれがある。
【被告の主張】
原告には、被告が本件表示１ないし７を被告商品に付し、本件表示８を被告肩掛けカバンに付す行為により、営業上の利益を侵害される具体的な危険は何もない。
五　争点五（差止請求及び廃棄請求の必要性）について
【被告の主張】
請求一及び二の当該表示を使用した商品の販売の差止めは、過大請求である。なぜなら、仮に、被告の表示の一部に不当な部分が存するとしても、それならば、その表示の差止めをすればすむことであり、それで十分である。また、請求三の主位的請求は、失当である。なぜなら、表示１ないし８に不当表示部分があるとしても、それは商品自体の問題ではなく、下げ札等の表示の問題であるから、当該下げ札を除却すれば問題は解消されるからである。
【原告の主張】
争う。
六　争点六（損害の発生及びその額）について
【原告の主張】
原告と被告とは競業関係にあり、競合同種のアウトドア用携帯バッグを製造販売していることから、原告は、被告による不正競争によって、原告商品に対する相対的な市場評価の低下、これに伴う売上減少等、相当額の損害額を被っており、原告の市場占有率その他を考慮すると、その額は金五〇〇万円を下るものではない。
また、原告は、本訴提起のために、弁護士費用一五〇万円の出捐を余儀なくされた。
【被告の主張】
争う。
第四　争点に対する判断
一　争点一（本件表示１ないし６の原産地誤認表示性）について
１　本件表示１ないし６の使用状況について
(一)　証拠（甲１、13ないし17）によれば、被告商品には、ベーシックシリーズとアドベンチャートラベルシリーズとがあり、ベーシックシリーズに属するものには、高層ビル群のイメージ図と本件表示３が記載されたネームが付されており、アドベンチャートラベルシリーズに属するものには、本件表示６①及び②の記載が表裏に施された細いネームが付されている（ただし、本件表示６②は小文字の記載が含まれているが、実際のネームはすべて大文字である。）。また、証拠（甲４）と弁論の全趣旨によれば、被告商品には、本件表示４がタグとして付されていることが認められる。
(二)　証拠（甲１、13ないし18）と弁論の全趣旨によれば、被告商品には、甲１のとおりのＭＡＮＨＡＴＡＡＮ　ＰＡＳＳＡＧＥシリーズ商品の説明書（以下「シリーズ商品説明書」という。）が取り付けられており、同説明書表面の左欄上部、中欄最上部及び右欄に、それぞれ大きさは異なるものの、高層ビル群のイメージ図と本件表示３が記載され、中欄中央に本件表示１が記載され、中欄及び右欄の各下部に「LEISUREPRODUCTSINC.」（レジャープロダクツ社）と記載されていることが認められる。
(三)　証拠（甲２、13ないし18）と弁論の全趣旨によれば、被告商品には、甲２のような各商品ごとの商品説明書（以下「各商品説明書」という。）が取り付けられており（同札裏面右端に商品名が記載されている。）、同札表面の右隅に、高層ビル群のイメージ図と本件表示３が記載され、同札裏面の下部に本件表示２が記載され、同札裏面の最下部左に本件表示５が記載され、同右には「DealerinJapan;LEISUREPRODUCTSINC.」（日本の取扱者;レジャープロダクツ社）と記載されていることが認められる。
(四)　証拠（甲５、６）によれば、被告商品の広告には、高層ビル群のイメージ図と本件表示３が被告商品を示すマークとして記載されていることが認められる。
なお、甲６の広告（雑誌「ジャフメイト」の通信販売の頁）には、被告肩掛けカバンが紹介されているが、そこには、「中国製（アメリカ・マンハッタンパッセージ社）」との記載がある。


２(一)　右事実によれば、被告商品に取り付けられている商品説明書等には、特に被告商品の原産地を明示する記載がない一方で、被告商品のうちベーシックシリーズの商品自体、シリーズ商品説明書、各商品説明書、及び被告商品の広告には、本件表示３の記載、すなわち「Manhattanpassage」の記載の下に「NEWYORKCITY,N.Y.,U.S.A.」の記載があるのであるから、本件表示３に接した被告商品の需要者である一般消費者は、被告商品の原産地は米国であると誤認するおそれがあるというべきである。
被告は、バッグ類に原産国を表示することは法律上義務付けられていないと主張するが、仮にそうであるとしても、バッグ類に付された表示内容によって、一般消費者が当該バッグ類の真の原産地について誤認するおそれがある場合には、当該表示によって一般消費者が原産地を誤認しないように、真の原産地を表示すべきであって、そのような表示がない限り、原産地誤認表示が付されているというべきである。
被告は、本件表示３は、その上部に記載されている高層ビル群のイメージ図と共に一つの意匠を形成していると主張する。しかし、「NEWYORKCITY,N.Y.,U.S.A.」という表示が、地名の表示であることは明らかであるから、一般消費者が、本件表示３と、その上部に記載されている高層ビル群のイメージ図を一つのまとまりのあるデザインととらえたとしても、「NEWYORKCITY,N.Y.,U.S.A.」の表示から、被告商品の原産地を米国と認識するおそれは払拭されるものではないとみるのが相当である。
また、被告は、シリーズ商品説明書の本件表示３の記載の下部には、「LEISUREPRODUCTSINC.」と被告名の記載があることを理由に、本件表示３の記載が原産地誤認表示に該当しないと主張するが、「LEISUREPROD-UCTSINC.」との記載は、一般消費者に対し、被告商品の原産地について何ら示唆するものではないから、被告の主張は採用することができない。
なお、前記１(四)記載のとおり、被告肩掛けカバンに関する特定の広告においては、同商品が中国製であることが明記されているので、同広告に限ってみれば、原産地誤認表示がなされているとは認められないが、そのような表示が被告商品の広告全般において行われているとは認められないから、右事実をもって、被告が、被告商品の広告に表示した本件表示３が原産地誤認表示に該当するとの認定を左右するものではない。
(二)　シリーズ商品説明書に記載されている本件表示１は長文の英文であるので、一般消費者が、被告商品を購入する際、本件表示１の全文を読んだ上で購入するとは認められないが、その文章自体が英語で記載されていること、その文章のうち比較的目立つ冒頭には「KIFFEU.S.A.,establishedin   1875」（キッフェＵＳＡ、一八七五年に設立された）との記載がある。また、各商品説明書には、本件表示２の記載があり、その冒頭には「Wearea   memberofthe   OutdoorRecreationCoalitionofAmerica.」（我々は、米国アウトドア・レクリエーション連盟の会員です。）との記載がある。また、各商品説明書には、本件表示５、すなわち「ManhattanPas-sage   divisionofkiffe   U.S.A.P.O.Box   438.NewYorkNY10021」との記載がある。さらに、被告商品のタグには、本件表示４が記載されており、その左欄下部には、本件表示５とほぼ同じ記載がある。右に見た本件表示１、２、４及び５の各記載自体は、被告商品の製造者が、米国のメーカーであることを記載又は示唆しているにすぎないが、前記のとおり、被告商品に取り付けられている商品説明書等には、特に被告商品の原産地を明示する記載がないことからすれば、右表示に接した一般消費者は、被告商品の原産地が、米国であると誤認するおそれがあるというべきである。今日において、カバン等の衣料品関連業界においては、メーカーの所在地とその製造に係る商品の原産地とが異なることは往々にしてあることではあるが、その場合には、真の原産地を表示すべきであって、そうでない以上、一般消費者は、当該商品の原産地を、当該商品のメーカーの所在地と誤認するおそれがあるといわざるを得ない。したがって、本件表示１、２、４及び５は、いずれも原産地誤認表示に該当するというべきである。
(三)　被告商品のうちトラベルアドベンチャーシリーズには、本件表示６①と、本件表示６②と実質的に同一の表示が施されたネームが付されているが、本件表示６①である「NEWYORKCITY,N.Y.,U.S.A.」との記載が、原産地誤認表示に該当することは、前記(一)と同様である。
他方、本件表示６②と実質的に同一の表示である「MANHATTANPASSAGE」との記載は、甲１（シリーズ商品説明書）の記載によれば、被告商品の統一的な商品名として用いられていることが認められるのであって、当該表示に接した一般消費者も、当該表示は被告商品の商品名であると認識すると認められ、当該表示を原産地表示と認識するおそれがあるとは認められない。
したがって、本件表示６①は、原産地誤認表示に該当するというべきであるが、同②は、原産地誤認表示に該当するとは認められない。３　以上より、本件表示１ないし５及び６①は原産地誤認表示に該当するので、被告が、被告商品に本件表示１ないし５及び６①の表示をし、被告商品の広告に本件表示３の表示をし、本件表示１ないし５及び６①を表示した被告商品を販売することは、不正競争防止法二条一項一二号所定の不正競争に該当する。二　争点二（本件表示１、３、４、５及び７の品質誤認表示性）について本件表示１、３、４及び５の使用状況は、前記一１記載のとおりである。そして、前記一２(一)、(二)からすると、被告商品は被告の製造、販売に係る商品であるにもかかわらず、本件表示１、３、４及び５に接した一般消費者は、被告商品が米国のメーカーであるキッフェ社の製造に係るかばんであると認識するものと認められる。
しかしながら、日本において、一般消費者の間で、キッフェ社が高品質のかばん類を提供するメーカーであるとの信用が形成されていると認めるに足りる証拠はないから、そのような表示だけで被告商品について品質誤認が生じるとは認められない。


なお、本件表示１を詳細に読めば、「KIFFEU.S.A.,････has   anameandreputationfortop   qualityproductsthat   spansmorethan   100years,asasupplierofU.S.military   specificationproductsand   outdoorcloth-ing.」（キッフェＵＳＡは、米国ミリタリー使用商品及びアウトドア衣類の供給者として、１００年以上にわたる最上品質の商品についての名声を有しています。）との記載があることが認められるが、前記のとおり、一般消費者が、被告商品を購入する際、長文の英文である本件表示１を全文読んだ上で購入するとは認められない上、仮に、一般消費者が、上記記載に接しても、上記記載は抽象的な記載であって、当該商品の製造者であるキッフェ社が自社をそのように宣伝していると理解するにとどまると考えられるから、上記記載から、一般消費者が、被告商品の具体的な品質について何らかの認識を抱くとは認められない。したがって、本件表示１、３、４及び５は、被告商品の品質を誤認させるような表示であるとは認められない。なお、本件表示７は、被告が具体的な被告商品等に付している表示ではなく、原告が、本件表示１、３、４及び５から抽出した表示であるが、本件表示１、３、４及び５と同様、被告の品質を誤認させる表示であるとは認められない。
三　争点三（被告肩掛けカバン表示の品質誤認表示性）について１　被告肩掛けかばんの素材が、六〇〇デニールポリエステルでないことについては当事者間に争いがなく、証拠（甲７ないし10）によれば、被告肩掛けカバンの素材は、二二五デニール以下のナイロンであることが認められるところ、証拠（甲２）によれば、被告肩掛けカバンに取り付けられている商品説明書には、被告肩掛けカバン表示、すなわち「600DenierPolyesterFablic,P.U.Coating:」（六〇〇デニールポリエステル布地、Ｐ・Ｕコーティング）という表示が太字で他の記載と色を変えて目立つように記載されている。したがって、同表示に接した一般消費者は、被告肩掛けカバンの素材が六〇〇デニールポリエステル布地ではないにもかかわらず、そのように誤認するおそれがあるというべきである。
そして、デニールとは、生糸やナイロン糸などの太さ、すなわち繊度を表すのに用いる単位であって、長さ四五〇メートルで重さ〇・〇五グラムのものを一デニールとするものであるから（広辞苑第五版）、被告肩掛けカバン表示は、被告肩掛けカバンの素材が、実際の素材よりも太い、すなわち耐久性等が優れているとの印象を与えるものであって、被告肩掛けカバンの品質を誤認させるおそれがあるというべきである。
２(一)　被告は、被告肩掛けカバン表示の左には、チェックボックスがあり、そこにチェックがされていない以上、被告肩掛けカバンが六〇〇デニールの布地を使用したものであるとの表示はされていないと主張する。確かに、被告肩掛けカバン表示の左には、中が白地の四角い小さな枠が記載されているが、被告肩掛けカバンの商品説明書には、それがチェックボックスであることを明示する記載はなく、単なる見出しと見ることもできること、証拠（甲２）によれば、被告肩掛けカバンの商品説明書が、被告肩掛けカバン専用の商品説明書であることは、一般消費者も認識できると認められるところ、そのような商品説明書にチェックボックスを設けても、常にチェックするか、常に空欄となるのであり、チェックボックスを設ける意味がないことからすると、被告肩掛けカバンの左にある四角い小さな枠をチェックボックスであると認識しない一般消費者が、相当数存在すると推認するのが相当である。
したがって、被告の右主張は採用することができない。(二)　被告は、六〇〇デニールの意味は、専門家でない限り知らないのであるから、一般消費者が、被告肩掛けカバンの品質を誤認するおそれはないと主張する。
しかし、デニールという単位は、繊維業界等においては基本的な単位であり、繊維製品にも表示されることが多いものであるから、被告肩掛けカバン表示を見て、正確な内容まで理解できなくても、デニールが繊維の太さを表す単位であり、数字の大きい方が太いことを示すという程度の、そのおおよその意味するところを理解する一般消費者は、相当数存在すると推認できる（そうであるからこそ、被告肩掛けカバンの商品説明書には、被告肩掛けカバン表示が太字で他の記載と異なる色で目立つように記載されていると見ることができる。）。したがって、被告の右主張は採用することができない。２　以上より、被告肩掛けカバン表示は、品質誤認表示に該当するというべきである。
ところで、原告は、被告肩掛けカバン表示に関して、本件表示８を、差止めの対象としている。本件表示８は、「商品の素材が六〇〇デニールポリエステル布地であることを示す一切の表示」というものであるところ、被告は、現に、被告肩掛けカバンに、被告肩掛けカバンの素材が六〇〇デニールポリエステル布地であることを示す被告肩掛けカバン表示を付しており、これが品質誤認表示に該当することは、右のとおりである。したがって、被告肩掛けカバンにおいては、商品の素材が六〇〇デニールポリエステル布地であることを示す表示は、およそ品質誤認表示に該当するというべきであるから、被告肩掛けカバン表示だけではなく、具体的態様を問わない本件表示８について差し止める必要性があるというべきである。四　争点四（原告は不正競争防止法三条一項に基づき差止請求をすることができるか）について
不正競争防止法三条一項に基づく差止請求権を行使できる者は、「不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者」であるところ、第二【前提となる事実】一１記載のとおり、原告は、カバン・袋物等の製造、販売を業とする株式会社であり、弁論の全趣旨によれば、被告商品と市場で競合する同種のアウトドア用携帯カバンを製造、販売していると認められるから、既に判示したように、現に、被告が不正競争防止法二条一項一二号所定の不正競争を行い、被告商品に不当な顧客吸引力を付与している以上、少なくとも、原告は、被告の右不正競争によって、営業上の利益を侵害されるおそれがある者に当たるというべきである。
したがって、原告は、被告の不正競争の差止めを求めることができる。五　争点五（差止請求及び廃棄請求の必要性）について１　被告は、請求一及び二項の当該表示を使用した商品の販売の差止めは、過大請求であると主張する。
しかし、不正競争防止法二条一項一二号は、原産地等誤認表示をした商品を譲渡する行為も、不正競争に該当すると規定しているから、被告が当該行為をしている以上、同法三条一項により、原告が原産地等誤認表示をした商品を譲渡（販売）することの差止めを求めることができることは当然であって、過大請求と評価することはできない。


平成１３年(行ケ)第２０９号　審決取消請求事件
平成１５年２月２７日口頭弁論終結
判決
原　　　　　　告東洋ゴム工業株式会社
訴訟代理人弁理士大　島　泰　甫
同　　　　　　　　　　稗　苗　秀　三
同　　　　　　　　　　後　藤　誠　司
被　　　　　　告バンドー化学株式会社
訴訟代理人弁理士児　玉　喜　博
同　　　　　　　　長谷部　善太郎
主文
１　特許庁が平成１１年審判第３５２１４号事件について平成１３年３月２７日にした審決を取り消す。
２　訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
主文と同旨
２　被告
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
被告は，昭和５９年１２月１２日，発明の名称を「電子写真複写機用クリーニングブレード」とする発明について特許出願（昭和５９年特許願第２６３４６９号，以下「本件出願」といい，その願書に添付された明細書及び図面で当初の記載状況のものを，併せて「当初明細書」という。）をし，平成８年８月９日，特許第２０７６４１５号として登録を受けた（以下「本件特許」といい，その発明を「本件発明」という。）。
原告は，平成１１年５月７日，本件特許を無効とすることについて審判の請求をした。特許庁は，これを平成１１年審判第３５２１４号事件として審理し，その結果，平成１３年３月２７日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同年４月１１日，その謄本を原告に送達した。
この審判手続において，被告は，平成１１年８月２３日付けで，下記のとおりの訂正（以下，本件訂正といい，訂正前の発明を「本件訂正前発明」といい，訂正後の発明を「本件訂正後発明」という。訂正後の明細書と願書添付の図面を併せて「訂正後明細書」という。）の請求をした。
２　本件発明の特許請求の範囲
(1)本件訂正前発明の特許請求の範囲
「重量平均分子量（Ｍｗ）と数平均分子量（Ｍｎ）の比（Ｍｗ／Ｍｎ）が２以下である分子量分布を有するポリオールとポリイソシアネートとを反応させてなるウレタンゴムからなることを特徴とする電子写真複写機用クリーニングブレー
ド」
(2)本件訂正後発明の特許請求の範囲（判決注・下線は本判決において付した。）
「重量平均分子量（Ｍｗ）と数平均分子量（Ｍｎ）の比（Ｍｗ／Ｍｎ）が，ＧＰＣ法の測定によって２以下である分子量分布を有するポリオールとポリイソシアネートとを反応させてなるウレタンゴムからなることを特徴とする電子写真
複写機用クリーニングブレード｣
３　審決の理由の骨子
別紙審決書写しのとおりである。要するに，原告が，
本件訂正は，新規事項の追加に当たり，かつ，特許請求の範囲を実質的に変更するものであるから，平成６年法律第１１６号による改正前の特許法（以下「平成６年改正前特許法」という。）１３４条２項ただし書，同１３４条５項において準用する同１２６条２項の規定に反し許されないと主張し，さらに，本件特許の無効理由として，①本件訂正前発明の特許請求の範囲には，平均分子量分布を特定するための測定方法及び測定条件が記載されておらず，発明の構成に欠くことができない事項のみが記載されているものではないから，本件出願は，昭和６２年法律第２７号による改正前の特許法（以下「昭和６２年改正前特許法」という。）３６条４項の要件を充足しない，本件訂正後発明においても，ＧＰＣ法の測定条件が構成要件として特定されていないから，同様である，②当初明細書及び訂正後明細書において，分子量分布を特定するための測定方法としてＧＰＣ法の記載があるとはいえ，その測定条件が開示されていない以上，当業者が本件発明を容易に実施できる程度に構成が記載されているとはいえないから，本件出願は，昭和６２年改正前特許法３６条３項を充足しない，③本件発明は，甲第２１号証（審判甲第８号証）に記載された発明と実質的に同一であるから，平成１１年法律第４１号による改正前の特許法（以下「平成１１年改正前特許法」という。）２９条１項３号に該当し特許を受けることができないものである，④本件発明は，甲第１２号証（審判甲第３号証の１），甲第１３号証（審判甲第３号証の２），第１４号証（審判甲第３号証の３），甲第８号証（審判甲第４号証），甲第７号証（審判甲第５号証），甲第２２号証（審判甲第７号証の１及び２），甲第２１号証，甲第２３号証（審判甲第９号証），甲第１８号証（審判甲第１０号証）に記載された発明から，容易に発明することができたものであるから，特許法２９条２項に該当し，特許を受ける
ことができないものである，
と主張したのに対し，本件訂正は，明りょうでない記載の釈明を目的とする訂正に該当し，平成６年改正前特許法１３４条２項ただし書３号，１３４条５項において準用される１２６条２項に適合するので，これを認める，とした上で，その他の原告の主張をすべて排斥したものである。
第３　原告主張の取消事由の要旨


審決は，ポリオールの重量平均分子量（Ｍｗ）と数平均分子量（Ｍｎ）の比である分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）の測定方法，そのうちの一つであるＧＰＣ法（ゲル・パーミュエーション・クロマトグラフィ）に関する当業者の技術常識についての認定判断を誤り，その結果，本件訂正が，平成６年改正前特許法１３４条２項ただし書３号，１３４条５項によって準用される１２６条２項の規定に反しないとの誤った判断をして，これを認めた上で（取消事由１），本件出願が昭和６２年改正前特許法３６条４項，同条３項の要件を充足すると判断し（取消事由２，３），また，平成１１年改正前特許法２９条１項３号，２９条２項に該当しないと判断したものであり（取消事由４，５），取り消されるべきである。
１　取消事由１（訂正の瑕疵）について
(1)審決は，
「平成１１年８月２３日付の訂正請求書による訂正事項は次のとおりである。
ａ．特許請求の範囲の記載を下記の通り訂正する。
「重量平均分子量（Ｍｗ）と数平均分子量（Ｍｎ）の比（Ｍｗ／Ｍｎ）が，ＧＰＣ法による測定によって２以下である分子量分布を有するポリオールとポリイソシアネートとを反応させてなるウレタンゴムからなることを特徴とする電子写真複写機用クリーニングブレード。」
ｂ．明細書の「例えば，ＧＰＣ法による分子量測定から算出されることができる。」（本件特許明細書第６頁第８～９行，本件公告公報第２頁第４欄第１１～１２行）を「ＧＰＣ法による分子量測定から算出されることができる。」と訂正する。」（審決書１１頁１行目～１０行目）
と訂正事項（以下それぞれ，「訂正事項ａ」，「訂正事項ｂ」という。）を
認定した上で，
「訂正事項ａ．は，・・・明りょうでない記載の釈明を目的とする訂正に該当し，願書に添付した明細書の記載の範囲内の訂正であって，実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。
訂正事項ｂ．は，・・・明りょうでない記載の釈明を目的とする訂正に該当し，願書に添付した明細書の記載の範囲内の訂正であって，実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。」（１１頁１３行目～２５行目）として，各訂正事項について，明りょうでない記載の釈明を目的とする訂正に該当する，と判断した。
(2)被告は，訂正事項ａについて，平成６年改正前特許法１３４条２項ただし書１号に規定する「特許請求の範囲の減縮」のみを訂正の目的として掲げており，同ただし書３号に規定する「明りょうでない記載の釈明」を目的として掲げていない。他方，特許法は，その１５３条２項で，「審判長は，前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは，その審理の結果を当事者及び参加人に通知し，相当の期間を指定して，意見を申し立てる機会を与えなければならない。」と規定している。審判体は，被告が申し立てない理由である「明りょうでない記載の釈明」に該当するか否かについて審理し判断したにもかかわらず，当事者の一方である原告（無効審判請求人）に対し，相当の期間を指定して意見を申し立てる機会を与えておらず，上記１５３条２項の規定に違反している。(3)訂正事項ａについて，審決は，特許請求の範囲の減縮であるか否かを判断せず，独立特許要件（平成６年改正前特許法１３４条５項で準用する同法１２６条３項）の判断もしていない。
(4)本件訂正は，特許請求の範囲を変更するものである。ア　分子量分布を示す重量平均分子量Ｍｗと数平均分子量Ｍｎの比（Ｍｗ／Ｍｎ）を求める手段として，ＧＰＣ法以外に，氷点降下法，沸点上昇法，浸透圧法などの測定法により得られた数平均分子量Ｍｎと，光散乱法，沈降速度法，拡散法などの測定法により得られた重量平均分子量Ｍｗとから比（Ｍｗ／Ｍｎ）を算出する方法も，本件出願前に知られていた（甲第４号証２頁５行目～９行目，３頁３行目～４行目）。そして，ＧＰＣ法で求められた分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）が他の方法によるものと異なる値を示すこと，さらに，同じＧＰＣ法でも，カラムの組合せを変えると，比（Ｍｗ／Ｍｎ）につき，異なる測定値が得られることは，当業者の技術常識であった（甲第４号証１６０～１６１頁）。


したがって，本件出願においても，ポリオールなどの高分子の分子量分布を表す比（Ｍｗ／Ｍｎ）を提示する場合，どのような測定方法によって算出された値かを明示するべきである。これを明示しないで，単に比（Ｍｗ／Ｍｎ）の値のみを記載しても，それが示す技術的意義は不明確である。イ　被告は，甲第１３号証や第１８号証記載の測定条件が一般的なものであるから，殊更測定条件を明示する必要はない，と主張する。しかし，甲第２５号証の公開特許公報（公開日・昭和５８年１１月２８日）には，「／：ＧＰＣ（ゲル・パーミエーシヨン・クロマトグラフイー）により測定した。装置：東洋曹達社製　ＨＬＣ－８０１Ａ；カラム構成：Ｇ４０００Ｈ８＋Ｇ３０００Ｈ８＋Ｇ２０００Ｈ８×２；溶媒：ＴＨＦ；速度：１．０ｍｌ／ｍｉｎ；温度：４０℃，キヤリブレーシヨンはポリプロピレングリコールの単分散品（ウオーターズ社製市販品）を用いて行つた。：ＪＩＳ　Ｋ１５５７－１９７０に準拠，ＰＴＭＧのＯＨ価の測定により求めた。試料を無水フタル酸のピリジン溶媒で処理して，両末端のＯＨ基をエステル化し，過剰の酸を水酸化ナトリウムで滴定し，エステル化に用いられた酸の量を求め，計算により平均分子量（）を算出した。」（２頁右下欄８行目～３頁左上欄５行目）と記載されており，これは，甲第１３号証や第１８号証のものとは明らかに異なる測定条件である。したがって，甲第１３号証や第１８号証に記載されている測定条件を，一般的なものであるとすることはできない。ウ　当初明細書には，「ポリオールの分子量分布は，例えば，ＧＰＣ法による分子量測定から算出することができる。」（甲第２号証４欄１０行目～１２行目）と記載されている。これによれば，分子量分布は，ＧＰＣ法のみならず，上述の，本件出願前に知られた方法のうち，いずれの方法で求めてもよいことになる。すなわち，ここでは，分子量分布を求める具体的な方法は特定されていない。このように特定されていない方法によって求められるものとされていた比（Ｍｗ／Ｍｎ）を，本件訂正により，ＧＰＣ法で求められる値の比とすることは，「比（Ｍｗ／Ｍｎ）が２以下」であることの意味を実質的に変更することになる。本件訂正は，実質上特許請求の範囲を変更するものである。エ　当初明細書では，上述したように，本件出願前に知られた方法の中から，どの方法によって比（Ｍｗ／Ｍｎ）を求めてもよいとされていた。これらの方法の中から，その一つを特定することは，当初明細書の記載の範囲内の訂正であるとはいえず，新規事項の追加に該当する。
２　取消事由２（昭和６２年改正前特許法３６条４項の適用判断の誤り）について(1)審決は，「請求人は，ＧＰＣ法の測定条件が構成要件とされるべき旨主張するが，重量平均分子量（Ｍｗ）と数平均分子量（Ｍｎ）の両方を測定する方法として，ＧＰＣ法は当業者にとって周知慣用の手段であり，ＧＰＣ法による分子量測定において，測定対象（本件の場合は，ポリオール）に応じて，装置，移動相溶媒，カラム，標準物質等に，適切なものの選定は，当業者において通常行うことであるから，本件明細書において，ポリオールの重量平均分子量（Ｍｗ）と数平均分子量（Ｍｎ）の比（Ｍｗ／Ｍｎ）を求めるためのＧＰＣ法の測定条件を構成要件とすることまでが必須の事項であるとはいえない。」（審決書１１頁３９行目から１２頁７行目），としている。
(2)ＧＰＣ法では，装置，移動相溶媒，カラム，標準物質等の測定条件について，測定機関において適切な条件を設定したとしても，例えばカラム温度や試料濃度の選定如何により，比（Ｍｗ／Ｍｎ）の測定値が異なることがある。また，分子量分布の計算において，ＧＰＣチャートのベースラインの引き方によって，あるいは，低分子量域を資料の分子量の算出に入れるか否かによって，比（Ｍｗ／Ｍｎ）の値も異なってくる。後者につき，低分子量域をカットしないのが，本件出願当時の技術常識であった，ということはできない（甲第６号証，第７号証，第１３号証，第１６号証，第１７号証，第２６号証，乙第６号証の２）。したがって，装置，移動相溶媒，カラム，標準物質等の測定条件や，ＧＰＣチャートにおけるベースラインの引き方，低分子量域の取り込み範囲の設定等の解析条件を，特許請求の範囲に記載すべきである。


これらの測定条件ないし解析条件の記載がなければ，分子量分布を示す比（Ｍｗ／Ｍｎ）の示す技術的意義を理解することができない。(3)当初明細書に記載されたプラクセル２２０の比（Ｍｗ／Ｍｎ）の値は「２．４」である。ところが，同じプラクセル２２０の比（Ｍｗ／Ｍｎ）であるにもかかわらず，甲第７号証の分析により得られた値は「１．８０１８」であり，甲第１６号証では「２．７」，甲第１７号証では「２．１８～２．２５」，甲第１３号証では「２．８～３」と異なっている。この相違が何に基づくのか，測定条件の相違が明らかにならないと，当業者は理解することができない。(4)訂正後明細書には，単に「ＧＰＣ法による分子量測定から算出されることができる」としか記載されていない。その測定条件も解析条件も何ら開示されていない。訂正後明細書は，発明の構成に欠くことのできない事項のすべてを記載しているものではなく，昭和６２年改正前特許法３６条４項の要件を充足していない。３　取消事由３（昭和６２年改正前特許法３６条３項の適用判断の誤り）について(1)審決は，「重量平均分子量（Ｍｗ）と数平均分子量（Ｍｎ）の両方を測定する方法として，ＧＰＣ法は当業者にとって周知慣用の手段であり，ＧＰＣ法による分子量測定において，測定対象（本件の場合は，ポリオール）に応じて，装置，移動相溶媒，カラム，標準物質等に，適切なものの選定は，当業者において通常行うことであるから，本件明細書において，ポリオールの重量平均分子量（Ｍｗ）と数平均分子量（Ｍｎ）の比（Ｍｗ／Ｍｎ）を求めるためのＧＰＣ法の測定条件を構成要件とすることまでが必須の事項であるとはいえない。｣（１１頁３９行目～１２頁７行目），「ＧＰＣ法による測定において，測定対象（本件の場合は，ポリオール）に応じて，装置，移動相溶媒，カラム，標準物質等に，適切なものを用いることは，当業者において通常行うことであるから，本件明細書において，ポリオールの重量平均分子量（Ｍｗ）と数平均分子量（Ｍｎ）の比（Ｍｗ／Ｍｎ）を求めるためのＧＰＣ法の詳細測定条件の記載がないからといって，当業者が本件発明を容易に実施できる程度に明細書が記載されていないとすることはできない。」（審決書１２頁９行目～１５行目），「本件出願後に頒布された刊行物ではあるが，ＧＰＣ法に係る一般的な技術常識として，甲第６号証（判決注・本訴甲第６号証）には，ＧＰＣ法の測定条件として適切な条件を選定することが必要であることが記載されているものの，そうであるからといって，ポリオールについて，その重量平均分子量（Ｍｗ）と数平均分子量（Ｍｎ）の比（Ｍｗ／Ｍｎ）が２以下のものを選定する際に，ＧＰＣ法の詳細測定条件が具体的に開示されなければ，当業者が本件発明を容易に実施することができないとまではいえない」（審決書１２頁１６行目～２２行目），としている。
(2)前記のとおり，ＧＰＣ法における測定条件及び解析条件についての基準というものは存在しないから，これらが具体的に明らかにならなければ，そもそも比（Ｍｗ／Ｍｎ）の意味が明らかにならず，したがって，ポリオールを特定して，本件発明を再現することができないことになる。測定条件及び解析条件を具体的に明らかにしていない訂正後明細書の記載によって，当業者が容易に本件訂正後発明を実施できる，とすることはできない。
審決は，本件訂正後発明を容易に実施することができないとまではいえない，と判断しているが，その根拠ないし証拠を何ら示しておらず，理由不備である。
(3)ＧＰＣ法による測定において，同じ物質を対象としても，測定値に差異が生じ得ることは，次のことからも明らかである。
前記のとおり，当初明細書に記載されたプラクセル２２０の比（Ｍｗ／Ｍｎ）の値は「２．４」であるのに対し，甲第７号証の分析により得られた値は「１．８０１８」である。この相違は，測定条件や解析条件の相違によるものであって，本件発明で適用された測定条件や解析条件は，甲第７号証におけるものとは異なると推察できる。同じことは，同じプラクセル２２０についての測定値が，甲第１６号証では「２．７」であり，甲第１７号証では「２．１８～２．２５」であり，甲第１３号証では「２．８～３」であることからもいい得る。この相違の原因が何かは，測定条件が明らかにならないと理解できず，結局，当業者が訂正後明細書に基づき本件発明を容易に実施できる，ということはできない。なお，上記甲第１３号証，第１６号証，第１７号証では，測定条件が具体的に開示されている。
これに対し，審決は，甲第７号証について，「甲第５号証（判決注・本訴甲第７号証）を根拠とし，プラクセル２２０の重量平均分子量（Ｍｗ）と数平均分子量（Ｍｎ）の比（Ｍｗ／Ｍｎ）は，１．８０１８であることを前提とした請求人の主張は妥当とはいえない。」（審決書１３頁２９行目～３１行目）とし，甲第７号証の分析により得られた値を根拠に本件発明を当業者が容易に実施できないとすることはできないと判断するが，以下に述べるとおり，誤りである。ア　審決は，上記判断の前提として，「甲第５号証における測定で使用されたサンプルは，昀近になって新しく用意されたもので，本件特許発明の出願当時の比較例の試料として使用しているプラクセル２２０と同一物（性状ないし物性上全くの同一物）のものであるとの保証はないものである。」（審決書１３頁９行目～１２行目），とする。


そもそも，化学分野の一般的常識として，同一商品名のプラクセル２２０は本件出願当時も現在も同一の性状であるとして取り扱うのが相当である。そして，このことは，プラクセル２２０の製造メーカーであるダイセル化学工業株式会社が，プラクセル２２０について，発売以来現在に至るまで製造条件が変わっていないこと，その製造条件である原料モノマーの種類と量，触媒の種類と量，反応温度，反応に要する時間は全く変わっていないこと，及び，昭和５３年４月以降現在に至るまでの分析項目である色相，酸価，水分，ＯＨ価，融点，粘度は一定範囲内であり，その製品規格幅を変えていないことを保証していることからも明らかである（甲第８号証ないし第１０号証）。特に，比（Ｍｗ／Ｍｎ）が一定範囲内であることについては，「武田薬品工業株式会社から東洋ゴム工業株式会社宛の「プラクセル２２０の分子量分散度」についての見解書」（甲第１１号証）において，製造当初以降現在に至るまで変わっていないと推定されている。イ　審決は，「甲第５号証（判決注・本訴甲第７号証）の分析証明書は，添付の「ＴＨＦ系ＧＰＣポリスチレン換算分子量－保持時間曲線」は１９９９年２月２２日のものと推定され，証明書の作成日（平成１１年２月８日）より後日の検量線であり，このことだけでも，証明書の信憑性に疑問を抱かせるものであるが，この検量線によったとされた試料ＰＣＬ－２２０－ＨＧ－００５についてのＧＰＣ分子量計算結果のチャートのおけるピーク位置の保持時間（４２．６６７分）に対応する分子量ＭＰ（５９１０）と該検量線によった計算式から算出される保持時間４２．６６７分に対応する換算分子量（５６２８）が一致しないという不備もある。」（審決書１３頁１３行目～２１行目）としている。甲第７号証の検量線が証明書の作成日より後日のものである点は，証明日付はそのままにして検量線のみを追加したためであり（「２０００年１０月２０日付け武田薬品工業株式会社の東洋ゴム工業株式会社あての「Ｈ１１．２．８付け分析報告書に対する指摘事項について」の回答書」（甲第１５号証）），さらに，検量線による換算分子量については，これを５６２８とするのは審決の読み誤りであり，実際には「５９２８」であって，分子量５９１０と換算分子量５９２８との差はわずかなものであり，しかも，これは検量線から求められるＭＰ値とコンピュータ処理で算出したＭＰ値の差によるものである。したがって，甲第７号証は十分信憑性がある。
なお，審決は，原告が甲第７号証の検量線の差し替えを申し立てたことは，証拠の実質的な変更に当たる，としているが，原告は，甲第７号証の検量線を差し替えるなどという上申はしていない。原告が上申したのは，乙第３号証（判決注・審判旧甲第１５号証を参考資料６としたもの）の検量線の差し替えである。このことは，乙第２号証（平成１２年１０月２８日付上申書）６頁２２行目以下の記載をみれば明らかである。
ウ　審決は，「測定試料であるプラクセル２２０は，甲第３号証の２（判決注・本訴甲第１３号証）によれば，平均分子量は２０００であるから，ＧＰＣ法による測定で，数平均分子量（Ｍｎ）は２０００に近い値の分析結果が得られることが想定されるところ，甲第５号証では，数平均分子量（Ｍｎ）は３１４１であることが示されていることから，溶出時間５２分以降の成分をカットして測定したものであるとしても，数平均分子量（Ｍｎ）の値の点からも，甲第５号証の結果は妥当なものとはいえない。」（審決書１３頁２２行目～２８行目），「溶媒にテトラヒドロフラン，標準物質にポリスチレンを用いて検量線を作成し，プラクセル２２０をＧＰＣ法により測定した結果を示す，審判乙第６号証（判決注・甲第１６号証）及び審判乙第７号証（判決注・甲第１７号証）では，２０００に近い値が得られているから，請求人の釈明は採用することができない。」（審決書１３頁３８行目～１４頁３行目）とする。
しかし，甲第１３号証に示す平均分子量は，末端基法による水酸基価で測定したもので，標準物質（ポリスチレン）との対比において求めた相対的な数平均分子量であるＧＰＣ法によるものとを対比すること自体が無意味である。甲第１６号証と甲第１７号証では，数平均分子量（Ｍｎ）の測定に際して，低分子量域のクロマトグラフを除外しないで，すべて取り込んで測定したため，数平均分子量（Ｍｎ）が小さく算出されただけである。本件発明は，ポリオールとポリイソシアネートとが反応してポリウレタンになることを前提にしており，ポリウレタン化学的な反応に関与する成分を重視すべきであるから，これに関与しない低分子量域をカットして解析するのは当然である。(4)被告は，ＧＰＣ法で求められた比（Ｍｗ／Ｍｎ）は測定条件や解析条件の差によってのみ引き起こされるものではなく，原料のロット差によっても，あるいは実験環境によっても影響を受けるものである，と主張する。そもそも，ＧＰＣ法で求められる比（Ｍｗ／Ｍｎ）が，原料のロット差や実験環境によっても影響を受けるものならば，なおさら，訂正後明細書にロット差や実験環境も記載すべきであり，この記載のない訂正後明細書には不備があることになるはずである。
甲第２８号証の１ないし４の測定結果によれば，同一ロット（２２０－ＢＪ－０２７）の比（Ｍｗ／Ｍｎ）は，株式会社アクトリサーチ社で「１．７」（甲第２８号証の３の３頁Tab.３のAverage欄６行），株式会社カネカテクノリサーチで「２．２」（甲第２８号証の１の１頁表１のMw／Mn），株式会社島津テクノリサーチで「６．３」（甲第２８号証の２の１頁測定結果Mw／Mn欄），ダイセル化学工業株式会社では「１．９４４６１」（甲第２８号証の４の本文－７の右欄Ｎｏ．６のMw／Mn）であった。この測定結果から，測定条件が異なれば同一ロットであっても測定値に差異が生じることが分かる。


甲第２８号証の１ないし４は，ポリオールの比（Ｍｗ／Ｍｎ）についての現在の分析測定結果である。本件出願当時に比べて，格段に分析精度の上がった現在においても，各測定機関によって，測定結果に差異がある。ましてや，現在に比べて分析精度の劣る本件出願時においては，明細書に測定条件や解析条件が記載されなければ，比（Ｍｗ／Ｍｎ）の値の意味するところが明らかにはならない。これらの記載のない訂正後明細書が記載不備の評価を免れることは，不可能である。
４　取消事由４（新規性判断の誤り）について
(1)審決は，特開昭５９－３０５７４号（甲第２１号証・審判甲第８号証，以下「引用例１」ということがある。）に記載された発明につき，「後者（判決注・引用例１を指す。）には，ポリオールについて，その平均重量分子量Ｍｗと数平均分子量Ｍｎの比についての限定及びその比が２以下のものを用いることの記載及びその認識がない。
したがって，本件発明が，甲第８号証に記載された発明であるとすることはできない。」（審決書１４頁３０行目～３４行目），としている。
(2)ポリカプロラクトンポリオールの分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）は，２以下のものであり，エステル交換反応が起こったとしても，比（Ｍｗ／Ｍｎ）の値は２よりも小さいことが，本件出願当時，当業者に知られていた（甲第２２号証，第２３号証）。
加熱分解反応により，数平均分子量（Ｍｎ）が減少し，それとともに分子量分布が広がるということもない。加熱分解は特殊な状況下で起こり得るものであり，ポリカプロラクトンの生成過程において通常発生する反応ではない。その製造過程で，品質劣化を招くような行為は，通常なされない（甲第２４号証）。そうすると，引用例１には，分子量分布を示す比（Ｍｗ／Ｍｎ）が２以下であるポリカプロラクトンエステルと，ポリイソシアネートとを反応させてなるウレタンゴムからなる電子写真複写機用クリーニングブレードが記載されていることになる。
(3)前記のとおり，本件訂正は不適法であり，さらに，仮に本件訂正を認めるとしても，「比（Ｍｗ／Ｍｎ）が２以下」の意味するところが不明確である。しかし，あえて，本件訂正後発明と引用例１を対比すると，引用例１のポリカプロラクトンエステルは，ポリカプロラクトンポリオールであるから，両者は，ポリオールとポリイソシアネートとを反応させて成るウレタンゴムから成る電子写真複写機用クリーニングブレードにおいて，ポリカプロラクトンポリオールの重量平均分子量Ｍｗと数平均分子量Ｍｎの比（Ｍｗ／Ｍｎ）が２以下である点で一致しており，実質的に同一の発明である。
したがって，本件訂正後発明は，平成１１年改正前特許法２９条１項３号に該当し，特許を受けることができない発明である。
５　取消事由５（進歩性の判断の誤り）について
(1)審決は，甲第７号証，第８号証，第１２号証ないし第１４号証（審判甲第３号証ないし第５号証）に基づいて，本件訂正後発明の進歩性を判断している。しかし，原告は，これらに基づいてのみ，本件訂正後発明の進歩性を否定する主張をしているものではない。
また，審決は，引用例１（甲第２１号証・審判甲第８号証）に基づき，本件訂正後発明の進歩性を判断している。しかし，原告は，この証拠のみに基づいて進歩性を否定する主張をしているものではない。
原告は，上記証拠全部を根拠として，本件訂正後発明の進歩性を否定する主張をしているのであって，審決は，本件訂正後発明と対比すべき証拠を誤認して判断している。
(2)引用例１の発明（甲第２１号証に記載された発明）は，特定ポリオールとポリイソシアネートとを反応させて成るウレタンゴムから成る電子写真複写機用クリーニングブレードであり，「このような特徴を有するウレタンゴムを材質とするクリーニングブレードは，良好な物性を有し，しかもその物性の温度安定性並びに耐加水分解性，保存中の経時変化等において優れた特性を有する。その理由は明かではないが，カプロラクトン環の有する高い反応エネルギーが結果的にクリーニングブレードとして特性の優れたウレタンゴムを形成するに到るものと推擦される。」（甲第２１号証・３頁右上欄５行目～１３行目），「クリーニングブレードとして良好な物性を有し，温度変化による弾性を始めとする物性の変化が小さくて温度安定性が大きく，また高湿高温雰囲気における耐久性が大きくて経時的劣化が僅かであり，結局電子写真複写機用クリーニングブレードとして長期間に亘って良好な感光体クリーニングを安定に行うことができる。」（同・７頁左下欄１行目～８行目）と記載されている。
このように，引用例１には，経時的劣化についての課題やクリーニング性能についての課題が開示されている。しかも，その手段として，分子量分布を示す比（Ｍｗ／Ｍｎ）が２以下のポリオールを使用することも記載されている。(3)本件訂正後発明と引用例１は，ポリオールとポリイソシアネートとを反応させて成るウレタンゴムから成る電子写真複写機用クリーニングブレードである点において，及び，ポリカプロラクトンポリオールの重量平均分子量Ｍｗと数平均分子量の比（Ｍｗ／Ｍｎ）が２以下である点において一致している。また，前述のとおり，引用例１には，経時的変化についての課題ないし効果が開示されており，分子量分布を示す比（Ｍｗ／Ｍｎ）が２以下のポリオールを使用することも記載されていたことになる。
他方，引用例１には，そこに示されるポリオールの分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）につき，その測定方法として採用されるのがＧＰＣ法であることは記載されていないから，この点で，本件訂正後発明と相違する。
(4)甲第１８号証（審判甲第１０号証）には，ＧＰＣ法による分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）が１．１～２．０以下であるポリカプロラクトンポリオールによって，弾性回復率に顕著な効果があることが記載されている。甲第１３号証（審判甲第３号証の２）には，ＧＰＣ法による分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）が１．４～２．１以下であるポリカプロラクトンポリオールであるプラクセル２２０Ｎが記載され，その用途と特徴として「特にPlaccelベースのポリウレタンは，エラストマー，フォーム，スパンデックス，コーティング，接着剤等多くの分野に利用でき，特に耐久性，耐加水分解性，耐油性，耐熱性，低温特性等にすぐれた性能を発揮します。」（９頁下から４行目～２行目）と記載されている。


甲第１４号証（審判甲第３号証の３）には，同じくポリカプロラクトンポリオールであるプラクセル２２０Ｎについて，特性として分子量分布が狭い点，圧縮永久歪性が良好であること，その用途としてウレタンエラストマーに使用できることが記載されている（３頁「プラクセル一般品」と題する表のPlaccel２２０Ｎの欄）。
(5)上記の証拠によれば，本件出願時において，ＧＰＣ法により測定した分子量分布を示す比（Ｍｗ／Ｍｎ）の値が２以下のポリカプロラクトンポリオールを採用すれば，エラストマー等の分野において，耐久性，耐加水分解性，耐油性，耐熱性，低温特性に優れた性能を発揮し，圧縮永久歪性も良好であることが知られていた，ということができる。
(6)引用例１には，経時的劣化やクリーニング性能についての課題を解決するため，特定ポリオールとポリイソシアネートとを反応させたウレタンゴムからなる電子写真複写機用クリーニングブレードが記載されているから，上記の知見に基づいて，ＧＰＣ法により測定した分子量分布を示す比（Ｍｗ／Ｍｎ）が２以下のポリカプロラクトンポリオールを採用し，クリーニング性能を良好にして，訂正後明細書記載の効果を予期することに，格別の困難はない。
したがって，本件訂正後発明は，引用例１（甲第２１号証），甲第１８号証，第１３号証及び第１４号証により，当業者が容易に発明することができたものであるから，特許法２９条２項に該当し，特許を受けることができないものである。
第４　被告の主張の要旨
１　取消事由１（訂正の瑕疵）に対して
(1)訂正事項ａ
特許庁の運用によれば，「５．実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するもの(1)ａ．Ｈ７．６．３０以前の出願に係る特許・・・その内容，殊に目的，範囲，性質などを実質上拡張又は変更するものである。その具体例を以下①～⑨に示す。・・・①請求項に記載された直列的構成要件の一部の削除，②請求項に記載された択一的記載の要素の追加，③請求項に記載された構成要件の上位概念への変更，④請求項に記載された構成要件の入れ替え，⑤請求項に記載された数値範囲が広がるか又はずれるかするもの，⑥その補正によって，特許請求の範囲が減縮されるものであっても，補正前の請求項に記載された事項によって構成される発明の具体的な目的の範囲を逸脱してその技術的事項を変更する場合，⑦請求項のカテゴリーの変更，⑧請求項のカテゴリーは変更しないが，発明の対象が変更される場合，⑨請求項の記載そのものは補正しない場合であっても，発明の詳細な説明又は図面を補正することによって，上記①～⑧に実質上該当するに至った場合」が，例示さ
れている（乙第１号証・審判便覧５４－１０，６頁）
訂正事項ａは，特許請求の範囲の記載に，「ＧＰＣ法の測定によって」を挿入する訂正であり，願書に添付された明細書の発明の詳細な説明の項における直接的かつ一義的記載の範囲内の事項である。上記運用に例示されるような，請求項に記載した事項をより広い意味を表す表現に入れ替える訂正ではないから，「実質上特許請求の範囲を拡張」する訂正ではない。また，別の表現に入れ替える訂正ではなく，訂正前の請求項に記載された事項よって構成される発明の具体的目的の範囲を逸脱してその技術的事項を変更する場合でもないので，「実質上特許請求の範囲を変更」する訂正でもない。
(2)訂正事項ｂ
特許庁の前記運用では，「(1)「明りょうでない記載」とは，その文理上，それ自体意味の明らかでない記載など，明細書又は図面の記載に不備を生じさせている記載を意味する。しかし，平成７年６月３０日以前の出願に係る訂正の場合，明細書又は図面の記載自体に格別の不備を生じさせていない記載であるとしても，発明の目的，構成又は効果が技術的に不明りょうである等の場合は，その記載は，「明りょうでない記載」に該当する。そして，「釈明」とは，それ本来の意味内容を明らかにすることである。(2)「明りょうでない記載の釈明」に該当する場合の類型は，①それ自体記載内容が明らかでない記載を正す場合，②それ自体の記載内容が他の記載との関係において不合理を生じている記載を正す場合，③発明の目的，構成又は効果が技術的に不明りょうとなっている記載等を正し，その記載内容を明確にする場合」，があるとされている（乙第１号証・審判便覧５４－１０，５頁）。
訂正事項ｂは，「例えば，ＧＰＣ法による分子量測定から算出されるたことができる。」の「例えば」を削除することにより，本件発明で用いるポリオールの分子量分布がＧＰＣ法により測定されたものであることを，より明確にするものであるから，審決の判断に誤りはない。
(3)原告は，訂正事項ａ及びｂに対して，弁駁書（乙第９号証）及び上申書（乙第１０号証）において，「明りょうでない記載の釈明」を目的としたものではない，との主張もしている。審決は，原告の主張を勘案した上で，訂正事項ａ及びｂが，明りょうでない記載の釈明を目的とする訂正に該当すると判断して，本件訂正を認めたものである。また，実質的に，独立特許要件の判断もしている。２　取消事由２（平成６年改正前特許法３６条４項の適用判断の誤り）に対して(1)原告は，本件出願後の刊行物である甲第６号証を根拠に，本件出願時においても，ＧＰＣ法による分子量分布の測定法において，使用カラムや試料濃度などの測定条件によって，分子量分布を示す比（Ｍｗ／Ｍｎ）が大きく変化することが，当業者間で知られていた，と主張している。しかし，これは原告の推測にすぎない。
審決は，甲第６号証が本件出願後に頒布された刊行物であることを前提として，同号証によって，本件出願当時にＧＰＣ法の測定条件として適切な条件を選定することが必要であることを明らかにすることはできないので，条件の設定が必要であることを理由として，本件発明を容易に実施することができないとすることまではできない，と判断しているものである。


(2)本件発明におけるポリオール自体の粘度，水酸基値，酸価などの特性は，プラクセル２２０の原料であるカプロラクトン（ＣＬ）ダイマーやエチレングリコール（ＥＧ）モノマーを含んだ値であり（これらモノマーが１００％反応し，残存しないということはありえない。），これらの特性値はＣＬダイマー，ＥＧモノマーの影響を受けることが明らかであるから，原告のいうように，ポリオールのみについての分子量分布を示す比（Ｍｗ／Ｍｎ）を算出すること，すなわち，ＣＬダイマー，ＥＧモノマーを除外して算出することは，技術者の常識からみて，一般的ではない。
クリーニングブレードの特性は，それを構成するポリウレタンの特性に依存しており，そのポリウレタンの特性はそれを構成する全成分，すなわち，ポリオール，ポリイソシアネート，ＥＧモノマーなどのウレタン化学反応に関連するもの並びにＣＬダイマーなどのウレタン化学反応に関与しないものによって決定されるものである。クリーニングブレードの性能を特徴付けるＣＬダイマーやＥＧモノマーなどのポリウレタン構成成分を，除外すべきでないとするのが，技術常識である。
(3)本件出願において，ポリオールの測定は，プラクセル２２０やプラクセル２２０Ｎの製造会社であるダイセル化学工業株式会社（以下「ダイセル」という。）の発行したパンフレット等の測定条件を参考にして，行っている（甲第１３号証，第１８号証）。この測定条件は，一般的なものである。３　取消事由３（昭和６２年改正前特許法３６条３項の適用判断の誤り）に対して(1)訂正後明細書には，発明の目的，発明の効果及び発明の構成のいずれも，明確に記載されている。
(2)原告は，ＧＰＣ法による測定において，装置，移動相溶媒，カラム，標準物質等の測定条件は，各測定機関がそれぞれ昀適と判断したものを使用しているのが実際で，昀適な測定条件についての基準がないこと，分子量計算についても，そのベースラインの設定の仕方や対象試料の低分子物質を取り込むか否かは各測定機関の判断に委ねられていることからすれば，分子量分布の計算に必要な検量線，対象試料のＧＰＣ曲線，解析範囲等の測定条件及び解析条件を明示しなければ，解析結果として示される分子量分布を示す比（Ｍｗ／Ｍｎ）の意味するところが明らかにならない，と主張する。
しかし，前述のとおり，原告主張の前提となる技術常識を認定するための証拠は，本件出願後のものであり，上記技術常識が，本件出願時に存在していたということはできない。
(3)審決は，「本件出願後に頒布された刊行物ではあるが，ＧＰＣ法に係る一般的な技術常識として，甲第６号証には，ＧＰＣ法の測定条件として適切な条件を選定することが必要であることが記載されているものの，そうであるからといって，ポリオールについて，その重量平均分子量（Ｍｗ）と数平均分子量（Ｍｎ）の比（Ｍｗ／Ｍｎ）が２以下のものを選定する際に，ＧＰＣ法の詳細測定条件が具体的に開示されなければ，当業者が本件発明を容易に実施することができないとまではいえないから，請求人（判決注・原告を指す）の主張する（理由二）は採用することはできない。」（審決書１２頁１６行目～２３行目）としている。これは，「本件出願後の頒布の甲第６号証によれば，現在の一般的な技術常識としては，ＧＰＣ法の測定条件として適切な条件を測定することが必要であるけれども，本件出願当時においては，それは明確でなかったから・・・」との趣旨に解するのが昀も適切な解釈である。
そもそも，本件出願当時の技術常識の測定条件によっても，ＧＰＣ法による測定において，原告が主張するほど，測定結果に大きなばらつきは生じない（甲第１７号証）。
以上のとおり，訂正後明細書の記載は，当業者が本件発明を容易に実施するに足りるものであった。
(4)原告提出の証拠によっても，訂正後明細書の比較例として記載されたプラクセル２２０と，甲第７号証（審判甲第５号証）で用いられたそれとの同一性は証明されていない。
甲第８号証は，プラクセル２２０及びプラクセル２２０Ｎの製造条件が，それらの発売以来変わってないことを保証するものにすぎない。甲第９号証は，ポリオールであるプラクセル２２０及びプラクセル２２０Ｎの原料モノマー，すなわちポリカプロラクトンと開始剤が発売以来変わっていないこと，及び，その製造に伴う触媒の種類と量，反応温度，反応に要する時間が変わっていないことを保証するものにすぎない。
甲第１０号証は，色相，酸価，水分，ＯＨ価，融点，粘度が，ダイセルとその顧客との間であらかじめ定めている製品品質規格内であることを保証するものにすぎない。甲第１１号証も，製造条件保証書及び製品品質規格に基づく推定を述べているにすぎない。
上記の証拠によっても，本件出願当時におけるプラクセル２２０及びプラクセル２２０Ｎの分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）が，現在に至るまで不変であることを証明するものではない。
仮に，プラクセル２２０及びプラクセル２２０Ｎの分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）が現在に至るまで不変であるとしても，それは，パンフレット（甲第１３号証）に示された範囲（２．８～３）にある，ということにすぎない。(5)パンフレットやカタログなどの製品紹介に係る記載が，常に自社製品の現実の性能，性状，品質などを表示していることは，社会常識である。カタログ記載値の範囲外の保証値を，カタログ記載値より信頼すべきであるなどというのは，非常識である。
(6)原告が，平成１２年１０月２８日に特許庁に提出した上申書（乙第２号証）によれば，原告は，「参考資料６（旧甲第１５号証）（判決注・本訴乙第３号証）の昀終頁に添付のＴＨＦ系ＧＰＣポリスチレン換算分子量－保持時間曲線について，参考資料１３（判決注・本訴乙第７号証）の２頁＜３＞に「Ｈ１２．９．１３付け分析証明書（判決注・本訴乙第３号証を指す。）添付の検量線は，先（Ｈ１２．２）（請求人注：甲第５号証）に提出しました検量線をそのまま用いたものですが，実際その時（Ｈ１２．９．１２～１３測定）に使用しました検量線を別添で提出いたしますので，差し替えご使用くださいますようお願いします。」との釈明があり」と述べている。


原告が差し替えを意図していたことは明白である。
(7)ＧＰＣ法の測定においても，当業者の技術常識的な測定条件を採用する限り，ポリオールの分子量分布において，原告が主張するほど大きな相違を生じない（甲第１６号証・審判乙第６号証，甲第１７号証・審判乙第７号証）。原告が提出する甲第２８号証の１ないし４は，低分子量域のカットの有無等の事由から，異なる測定値が得られているにすぎない。
４　取消事由４（新規性の判断の誤り）に対して
(1)甲第１３号証には，ダイセルの製造するポリカプロラクトンポリオールのプラクセル２２０の分子量分布を示す比（Ｍｗ／Ｍｎ）が２．８～３，プラクセル２２０Ｎの比（Ｍｗ／Ｍｎ）が１．４～２．１と，比（Ｍｗ／Ｍｎ）が２以上のポリカプロラクトンポリオールが存在していたことが示されている。ポリカプロラクトンポリオールの分子量分布を示す比（Ｍｗ／Ｍｎ）の値は，２以下であるのが当然であった，ということはできない。(2)甲第２２号証では，同時に分解現象が起こらないことを前提に，エステル交換反応により比（Ｍｗ／Ｍｎ）が２に近づくことを示しているにすぎない。甲第２３号証でも，停止反応や交換反応が起こらないことを前提にしている。
甲第２３号証及び第２４号証は，ポリカプロラクトンエステルの開環重合に当たって，停止反応や交換反応が起こらないことを直接的に明示していないから，結局，甲第２２号証及び第２４号証を併せても，ポリカプロラクトンの分子量分布を示す比（Ｍｗ／Ｍｎ）が，２よりも大きくならないことは本件出願当時明らかであった，ということはできない。
５　取消事由５（進歩性の判断の誤り）に対して
(1)審決は，「本件発明は，甲第３～５及び７～１０号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとすることはできない。」（審決書１５頁２０行目～２２行目），としている。原告が，進歩性を否定するために提出した証拠の一部だけを用いて，進歩性の有無を判断しているものではない。
(2)原告は，甲第１３，１４及び１８号証の記載を参照すれば，引用例１に記載された発明におけるポリカプロラクトンポリオールとして，ＧＰＣ法で求められた比（Ｍｗ／Ｍｎ）の値が２以下であるものを選定することは容易になし得ることであると主張するが，失当である。
甲第１３号証，第１４号証，第１８号証のいずれにも，電子写真複写機用のクリーニングブレードという用途を示す記載はない。引用例１には，「従来，クリーニングブレードにおいては，例えばポリエチレンアジペートエステル，ポリオキシプロピレングリコール若しくはカプロラクトンエステル等とポリイソシアネートとを反応せしめ得られるウレタンゴムが材質として使用され得ることが，例えば特開昭５４－１０４８４０号公報に記載されている。しかしながら，このような物質群に属する物質が，その構造或いは分子量等の如何にかかわらず，すべてクリーニングブレードとして好適であるのではない。事実，本発明者等の研究によつても，温度安定性，機械的強度，耐湿性等の点で必ずしも良好なクリーニング効果が得られず実用上好適とは言い難いものも少なくないことが確認されている。」（１頁右下欄１６行目～２頁左上欄９行目）と記載されている。クリーニングブレードにおいては，カプロラクトンエステルとイソシアネートの反応物に属するものすべてが，温度安定性，機械的強度，耐湿性等の点で必ずしも良好なクリーニング効果が発揮されるとは限らないことが示されている。甲第１８号証には，「分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）が１．１～２のポリカプロラクトンポリオール」を用いて得られたポリウレタンは，従来品に比べて弾性回復率が優れかつ低粘度で作業性の良好なものであって，その用途としてスパンデックス，接着剤，合成皮革及び塗料としての例が，甲第１３号証には，エラストマー，フォーム，スパンデックス，コーティング，接着剤等多くの分野で利用でき，特に耐水性，耐加水分解性，耐油性，低温特性等が，甲第１４号証には，プラクセル２２０の用途として電着塗料が，それぞれ記載されている。したがって，これら各甲号証の記載を見ても，これらを甲第２１号証に記載された電子写真複写機用クリーニングブレードに係る発明と組み合わせ，同発明におけるポリカプロラクトンポリオールとして，ＧＰＣ法で求められた比（Ｍｗ／Ｍｎ）の値が２以下であるものを選定することが，容易なこととはいえない。
第５　当裁判所の判断
１　当初明細書の記載内容について（本件訂正前発明の容易実施性）(1)当初明細書には，以下の記載がある（甲第２号証）。
「（発明の効果）
本発明のクリーニングブレードは，以上のように分子量分布が２以下のポリオールを用いて製造されたウレタンゴムからなり，分子量分布が本発明の範囲外であるポリオールを用いた場合に比べて，機械的物性，温度安定性及び物性の耐経時変化等にすぐれ，従つて，電子写真複写機に装着したときに，安定したクリーニング性能が得られ，クリーニングブレードの交換までの複写枚数も格段に上昇する。
（実施例）
以下に本発明の実施例を示す。
実施例
(1)ポリオールの調製
第１表に実施例において使用したポリオールの種類，数平均分子量及び分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）を示す。Ｐｏ１，７，９，１０及び１１以外は本発明において特に調製したポリオールである。
(2)ウレタンゴムの調製及びクリーニングブレードの製作上記の各ポリオールに第２表に示す割合にてポリイソシアネートを加え，８０℃で１２０分間反応させてウレタンプレポリマーを得，更に第２表に示すように所定量の硬化剤を加え，１１０℃で２分間混合して反応させた。得られた液状ゴム組成物を予め約１５０℃に加熱した金型に注入し，２時間後に固化したゴム板を金型より取出し，温度１２０℃の加熱炉で８時間熱処理した後，室温で７日間熟成し，厚さ３．０ｍｍのウレタンゴム板Ｐｕ１～Ｐｕ１３を得た。各ウレタンゴム板を，電子写真複写機「リコーＦＴ－４０６０」（リコー社）の規格に合わせて裁断し，クリーニングブレードＦＴ１～ＦＴ１３を得た。
(3)クリーニングブレードの物性の経時変化


以上のようにして得られたＦＴ１～ＦＴ１３について，温度５０℃，相対湿度８５％の条件下で保存したときの引裂き強さ及び永久伸びの経時変化を初期，２８日経過後及び５６日経過後について調べた。・・・結果を第３表及び策４表に示す。例えば，ポリオールがポリエチレンアジペートの場合，これが本発明による分子量分布を有するクリーニングブレードはＦＴ２～ＦＴ５であり，分子量分布が本発明の範囲外である市販のポリオールを用いた比較品のＦＴ１と比べ，明らかに５６日経過後でも引き裂き強さ並びに永久伸びとも，その経時変化率は小さい。他のポリオールについても，それぞれ同様の傾向が認められる。
(4)クリーニングブレードのクリーニング性能
次に，ＦＴ１～ＦＴ１３の各クリーニングブレードを温度３５℃，相対湿度８５％の環境条件下で，「リコーＦＴ－４０６０」に装着してコピー操作を行ない，クリーニング性能を不良が発生するまでのコピーの枚数により評価した。・・・
結果を第５表に示す。例えば，ポリオールがポリエチレンアジペートの場合，本発明による分子量分布を有するポリオールを用いたクリーニングブレードＦＴ２～ＦＴ５は，すべてすぐれたクリーニング性能を有するが，ポリオールの分子量分布が本発明範囲外であるクリーニングブレードＦＴ１はクリーニング性能が劣る。
同様に，ポリオールとしてポリエチレンブチレンアジペートを用いる場合は，本発明品ＦＴ６は比較品ＦＴ７に対してクリーニング性能が著しく改善されており，また，ポリオールとしてポリ－ε－カプロラクトンを用いる場合も，本発明品ＦＴ８は比較品ＦＴ９に対してクリーニング性能が著しく改善されている。ポリオールとしてポリ（オキシテトラメチレン）グリコールを用いる場合は，用いるポイソシアネート及び硬化剤の種類によって，クリーニング性能は若干異なるが，比較品ＦＴ１０に対する本発明品ＦＴ１２，及び比較品ＦＴ１１に対する本発明品ＦＴ１３において，クリーニング性能が格段に向上している。」（３頁５欄２８行～６頁１２欄末行）及び第１表～第５表（４～６頁））当初明細書のこれらの記載によると，同明細書は，本件訂正前発明が，分子量分布を示す比（Ｍｗ／Ｍｎ）が２以下のポリオールを採用することにより，機械的物性，温度安定性及び物性の耐経時変化等に優れ，そして，安定したクリーニング性能が得られるという効果を奏することを述べた上で，比（Ｍｗ／Ｍｎ）が１．４～２．０であるポリオールを採用した本件訂正前発明と，２．１～２．６であるポリオールを用いたクリーニングブレードにつき，引裂き強さ，永久伸びの経時変化及びクリーニング性能の比較を行い，上記効果を，具体的な視点から裏付けようとしていることが認められる。
この比（Ｍｗ／Ｍｎ）の数値に注目すると，小数点以下第一位までを有効数字としていること，及び，数値２．０のＦＴ５を本件訂正前発明の具体例とし，数値２．１のＦＴ１１を比較例とし，これら小数点以下第一位が「１」違うものを対比して，上記効果を裏付けようとしていることから，当初明細書は，比（Ｍｗ／Ｍｎ）の具体的数値として，小数点以下第一位までを有意なものとしていると認められる。
(2)「高分子工学講座４　化学繊維の紡糸とフィルム成形（Ｉ）」（株式会社地人書館発行，昭和４３年２月１０日発行，甲第４号証。以下「甲４文献」という。）には，以下の記載がある。
「開発されてから日が浅いので，ＧＰＣにより得られた分子量分布と他の方法から求めた分子量分布とを比較検討した報告は未だ少ない。図１．３．８０はシスポリブタジエンについて，それぞれ，ＧＰＣ法およびコアセルベーションによる分別法から求めた積分分布曲線を示す１）。両方の結果はかなり異なっている。積分曲線で較べると，低－中分子量域ではＧＰＣから求めた点が上にあり，途中で交差し，さらに高分子量域では，逆にＧＰＣの結果が下にきている。このような様子はやはりポリブタジエンについて，ＧＰＣとカラム法（ＢＡＫＥＲ－ＷＩＬＬＩＡＭＳ法）を比較した山田ら１）の報告にも見られ，かなり一般的な現象のように思われる。この原因の解明は今後の課題である。
鋭い分布のポリマーの場合，条件が適当でないと分布がひろく出る傾向があることは先にも述べた。ＭＯＯＲＥとＨＥＮＤＲＩＣＫＳＯＮ
２）はアニオン重
合ポリスチレンにつき２０ｆｔのカラムを用いてＧＰＣで得たｗ／ｎの値はＭ
ｃＣＯＲＭＩＫの超遠心法の結果
３）と良く一致したと述べている。
表１．３．２１には，ＮＢＳ標準ポリスチレンについてＧＰＣで得られた結果を他の方法から得られた結果と比較して示す４）。この場合にも一致は必ずしも良くない。その原因が理論段数の不足（カラム数の不足）にあるのか他の理由によるものか明らかでない。
いずれにしても，各種分別法，超遠心法等から求めた分子量分布とＧＰＣの結果を比較検討し，誤差の原因およびその補正法等を明らかにして行くことは今後の問題である。さらに，共重合体やグラフトポリマー，分岐ポリマーへの応用も今後に残された問題であろう。」（１６０頁下から７行～１６１頁２３行，及び１６１頁表１．３．２１）
甲４文献においては，上記不一致の具体例として，上記表１．３．２１に，ＮＢＳ－７０５とＮＢＳ－７０６のポリスチレン試料につき，光散乱法と超遠心法で求められたＭｗ，浸透圧法で求められたＭｎ，カラム１０４Ａを４本用いたＧ
ＰＣ法及びカラム１０５Ａ＋１０４Ａ＋１０
３Ａの３本によるＧＰＣ法で求められた比


（Ｍｗ／Ｍｎ）が記載されている。ここでは，ＮＢＳ－７０５について，上記カラム４本のＧＰＣ法で求められた比（Ｍｗ／Ｍｎ）は１．０７，上記カラム３本による場合の比は１．２９と記載されており，さらに，ここに，光散乱法で求められたＭｗと浸透圧法で求められたＭｎとして記載されている各数値に基づき比（Ｍｗ／Ｍｎ）を算出すると１．０５となり，超遠心法で求められたＭｗと浸透圧法で求められたＭｎとして記載されている各数値から比（Ｍｗ／Ｍｎ）を算出すると１．１１となる。また，ＮＢＳ－７０６については，上記カラム４本のＧＰＣ法で求められた比（Ｍｗ／Ｍｎ）は１．６８，上記カラム３本の場合による場合の比は３．０５と記載されており，さらに，ここに，光散乱法で求められたＭｗと浸透圧法で求められたＭｎとしてと記載されている各数値とから比（Ｍｗ／Ｍｎ）を算出すると１．８９，超遠心法で求められたＭｗと浸透圧法で求められたＭｎとして記載されている各数値とから算出すると２．１１となる。このように，いずれの試料の場合も，その求め方の違いによって比（Ｍｗ／Ｍｎ）の数値に違いがあり，小数点以下第一位までを有効数字とした場合，一致しないことが示されている。(3)甲４文献のこれらの記載によれば，同文献が発行された昭和４３年当時，同じ高分子物質についての比（Ｍｗ／Ｍｎ）であっても，ＧＰＣ法によって求められたものと各種分別法や超遠心法等から求められたものとの間に差異があるものと，すなわち，同じ高分子物質であっても，ＧＰＣ法を用いた場合と他の測定法を用いた場合とで，比（Ｍｗ／Ｍｎ）は異なるものと，さらに，同じＧＰＣ法による場合であっても，使用するカラムの種類・本数が異なると，やはり比（Ｍｗ／Ｍｎ）が異なるものと，一般的に考えられていた，と認めることができる。なお，上記甲第４号証の実験結果の記載は，基本的に特定の高分子物質に関するものではあるものの，それに限るものとして提示されたものではなく，むしろ一般的な現象の一例を提供するものとして提示されているものである（甲第４号証）。以上のとおりであるから，分子量分布を示す比（Ｍｗ／Ｍｎ）の算出において，その求め方を特定しなければ，比（Ｍｗ／Ｍｎ）の数値を，小数点以下第一位までを有効桁数として得ることはできないとの知見が，甲４文献の出版当時，すなわち本件出願前に，一般的なものとして存在していたものと認められる。そして，この状況が，本件出願時までに失われたことをうかがわせる資料は，本件全証拠を検討しても見いだすことができない。かえって，本件出願後の平成３年１２月１０日に発行された「サイズ排除クロマトグラフィー－高分子の高速流体クロマトグラフィー－」（甲第６号証）に，移動相流量，カラム温度，試料注入量，試料濃度次第で，サイズ排除クロマトグラフィーにおける保持容量（カラムから溶出した移動相の容積）が変動すること，すなわち，ＧＰＣ法において，条件次第で比（Ｍｗ／Ｍｎ）の測定結果が変わるとの知見が示されていることからは，上記状況は本件出願時にも継続して存在していたと推認できるのである。(4)当初明細書において，前述のとおり，訂正前発明に係る比（Ｍｗ／Ｍｎ）は，その数値として小数点以下第一位までを有意なものとしており，その求め方として，「本発明においては，上記のようなポリオールは，その分子量分布が２以下であることが必要であり，好ましくは１．４～１．８の範囲である。このポリオールの分子量分布は，例えば，ＧＰＣ法による分子量測定から算出することができる。」（甲第２号証・２頁４欄７～１２行）として，ＧＰＣ法が具体的な求め方の例の一つとして記載されている。しかし，当初明細書には，これ以外に，具体的な求め方に関する記載はなく，ＧＰＣ法を更に具体化して説明した記載もない（甲第２号証）。


(3)で認定した技術常識に照らすと，結局，当初明細書には，比（Ｍｗ／Ｍｎ）の値が２以下（小数点以下第一位までを有意なものとする）であるポリオールをどのように求めたらよいのか，記載されていないことになり，本件発明の原材料としてどのようなポリオールを用いればよいのか，当業者は理解できない。したがって，当初明細書には，当業者が容易に本件訂正前発明を実施することができる程度に，発明の構成が記載されている，と認めることはできない。２　訂正後明細書の記載内容について（本件訂正後発明の実施容易性）(1)審決が訂正を認めた事項は，「重量平均分子量（Ｍｗ）と数平均分子量（Ｍｎ）の比（Ｍｗ／Ｍｎ）が，２以下である分子量分布を有するポリオールとポリイソシアネートとを反応させてなるウレタンゴムから成ることを特徴とする電子写真複写機用クリーニングブレード」という特許請求の範囲中の「２以下である分子量分布」の前に，「ＧＰＣ法による測定によって」を付加して，「重量平均分子量（Ｍｗ）と数平均分子量（Ｍｎ）の比（Ｍｗ／Ｍｎ）が，ＧＰＣ法による測定によって２以下である分子量分布を有するポリオールとポリイソシアネートとを反応させてなるウレタンゴムからなることを特徴とする電子写真複写機用クリーニングブレード。」（審決書１１頁２行目～６行目・下線部は本判決において特に付した。）とするもの（訂正事項ａ），及び，発明の詳細な説明中の，「・・・例えば，ＧＰＣ法による分子量測定から算出されることができる。」（本件特許明細書６頁８行目～９行目，本件公告公報第２頁第４欄第１１～１２行）から，「例えば」を削除して，「ＧＰＣ法による分子量測定から算出されることができる。」とするもの（訂正事項ｂ）である（当事者間に争いがない。）。(2)訂正後明細書も，訂正後発明が，ＧＰＣ法による測定によって比（Ｍｗ／Ｍｎ）が２以下のポリオールを採用することにより，機械的物性，温度安定性及び物性の耐経時変化等に優れ，そして，安定したクリーニング性能が得られるという効果を奏することを述べ，さらに，比（Ｍｗ／Ｍｎ）が１．４～２．０のポリオールを採用した訂正後発明の具体例と，２．１～２．６をポリオールを用いたクリーニングブレードの引裂き強さ，永久伸びの経時変化及びクリーニング性能を比較することにより，上記効果を具体的な視点から裏付けようとしている。そして，この比（Ｍｗ／Ｍｎ）の具体的数値として，小数点以下第一位までを有意なものとしているものである（甲第３号証）。
(3)前記１(3)で説示したとおり，甲４文献からは，同じＧＰＣ法を用いても，使用するカラムが違うと，得られる比（Ｍｗ／Ｍｎ）の数値が異なり，小数点以下第一位までを有効数字とした場合，一致しないとの知見があったと認めることができる。
(4)「特開昭５７－１８５３１３号公報」（甲第１８号証）及び「特開昭５８－２０４０２６号公報」（甲第２５号証）には，以下の記載がある。
ア　甲第１８号証
「２．特許請求の範囲
１　（ａ）有機ジイソシアネート単位と（ｂ）重量平均分子量／数平均分子量の比が１．１以上２．０以下であり，平均分子量が５００～５０００の分子量分布の狭いポリカプロラクトンポリオール単位とがウレタン結合により線状に連結してなるポリウレタン」（甲第１８号証１頁左下欄４行目～１０行目）「本発明に於て分子量分布の広狭を示す重量平均分子量と数平均分子量との比はゲル；パーミエーシヨンクロマトグラフィー（以下ＧＰＣと称す）により下記の条件で求めたものである。
装置　島津ＬＣ－ＳＡ
溶媒　テトラヒドロフラン　１ｍｉｌ／ｍｉｎ
温度　室温
カラム　島津　ＨＳＧ－ＰＲＥ　１本
ＨＳＧ－２０　　１本
ＨＳＧ－１５　　３本
ＨＳＧ－１０　　１本
検出器　昭電　Ｓｈｏｄｅｘ　Ｒ１　ＳＥ１１」（甲第１８号証２頁右上欄２行目～１３行目）
イ　甲第２５号証
「以下の実施例及び比較例において，（重量平均分子量）／（数平均分子量）値及びＭｎは次の方法により求めた。
／：ＧＰＣ（ゲル・パーミエーション・クロマトグラフイー）により測定した。装置：東洋曹達社製ＨＬＣ－８０１Ａ；カラム構成：Ｇ４０００Ｈ８＋Ｇ３０００Ｈ８＋Ｇ２０００Ｈ８×２；溶媒：ＴＨＦ；速度：１．０ｍｌ／ｍｉｎ；温度：４０℃，キャリブレーションはポリプロピレングリコールの単分散品（ウォーターズ社製市販品）を用いて行なつた。」（甲第２５号証２頁右下欄５行目～１７行目）
「得られたＰＴＭＧの，／   値を表－１に示す。表－１から明らかなとおり，実施例の／値は比較例に比べて１．０に近く，分子量分布の狭いものが得られることがわかる。」（甲第２５号証３頁左下欄５～末行）及び
「表－１」（甲第２５号証３頁）
上記各刊行物のこれらの記載によると，本件出願当時既に頒布されていた上記各刊行物のいずれにおいても，ポリオールについてＧＰＣ法により求めた比（Ｍｗ／Ｍｎ）の数値として，少なくとも小数点以下第一位までを有意なものとしていること，その場合，ＧＰＣ法の測定条件として使用カラム等の測定条件を具体的に明示していることが認められる。


平成１５年(行ケ)第３０２号　審決取消請求事件
平成１６年９月３０日口頭弁論終結
判決
原            告        　アビリット株式会社
訴訟代理人弁護士　　　　山上和則
同　          　　　    尾崎英男
同                  　　　三山峻司
同　         　　室谷和彦
訴訟代理人弁理士        　稲岡耕作
同　         　　鈴木由充
同　         　　藤本昇
同　         　　薬丸誠一
被           告       　　株式会社オリンピア
訴訟代理人弁護士        　飯田秀郷
同　         　　栗宇一樹
同　         　　早稲本和徳
同　         　　七字賢彦
同　         　　鈴木英之
同　         　　大友良浩
同　         　　隈部泰正
補佐人弁理士　　        　黒田博道
同　         　　米山淑幸
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求める裁判
１　原告
(1)　特許庁が無効２００２－３５１９３号事件について平成１５年６月５日にした審決を取り消す。
(2)　訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文同旨
第２　当事者間に争いのない事実等
１　特許庁における手続の経緯
(1)　原告（旧商号・高砂電器産業株式会社）は，考案の名称を「スロットマシン」とする登録第２１４８００９号の実用新案登録（昭和６２年１０月２１日出願，平成９年３月１２日設定登録。以下「本件実用新案」といい，その出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書」という。）の実用新案権者である。(2)　被告は，平成１４年５月１５日，本件実用新案を無効とすることについて審判を請求した。特許庁は，この請求を無効２００２－３５１９３号事件として審理し，その結果，平成１５年６月５日，「登録第２１４８００９号の実用新案登録を無効とする。」との審決をし，同月１２日，その謄本を原告に送達した。
２　実用新案登録請求の範囲
「１回のゲームの実行につき所定の割当時間が設定されたスロットマシンであ
って，
前記割当時間の時間消費を計時するための計時手段と，この割当時間内に次回のゲームへの進行を禁止するための禁止手段と，割当時間が消費されたとき禁止手段の禁止動作を解除するための解除手段
と，
割当時間内に次回のゲームの開始操作が行われたとき禁止手段の禁止解除を受けて次回のゲームを自動的に開始させるための開始制御手段とを具備して成るスロットマシン。」（以下，「本件考案」という。）
３　審決の理由
別紙審決書の写しのとおりである。要するに，本件考案は，当業者にとって周知であった回胴式遊技機（以下，審決と同じく「周知回胴式遊技機」という。），特開昭６１－２５９６８５号公報（以下，審決と同じく「証拠Ｖ」という。）に記載された周知技術，実願昭５６－１３２１９３号（実開昭５７－１３１７８０号）のマイクロフィルム（以下，審決と同じく「証拠Ｕ」という。）に記載された事項に基づいて，当業者がきわめて容易に考案をすることができたものである，というものである。
審決が上記結論を導くに当たり認定した周知回胴式遊技機の構成，これと本件考案との一致点・相違点は，次のとおりである。
（周知回胴式遊技機の構成）
１ゲーム毎に制限時間を設定した回胴式遊技機
（一致点）
１回のゲームを実行するための割当時間が設定されたスロットマシンである点
（相違点）
本件考案には次の(1)～(4)の手段が記載されているのに対し，周知回胴式遊技機にはそれらの手段について格別記載されていない点。(1)　割当時間の時間消費を計時するために計時手段を具備している点。
(2)　割当時間内では次回ゲームへの進行を禁止する禁止手段を具備している点。
(3)　割当時間が消費された時は，次回へのゲーム進行禁止手段を，解除手段にて解除する点。
(4)　割当時間内に次回の開始操作が行われた場合，割当時間が消費されたときに，次回のゲームを自動的に開始させるものである点。（以下，「相違点１」，「相違点２」などという。）
４　スロットマシンに関する法的規制等
(1)　昭和５９年改正後の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」（以下「新風営法」という。）の施行（昭和６０年２月）に伴い，国家公安委員会規則として，「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」（以下「新風営法規則」という。），「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」が定められ，パチンコ型スロットマシン（以下，単に「スロットマシン」又は「回胴式遊技機」という。）が新たに規制の対象となった。新風営法規則７条には，「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」として，「回胴式遊技機」について，「１分間におおむね４００円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技メダル（遊技の用に供するメダルをいう。・・・）を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること」などの基準が定められた。
(2)　新風営法の下では，スロットマシンの製造業者は，製造するスロットマシンの型式が国家公安委員会規則で定める技術上の規格に適合しているか否かについて検定を受けることとなり，財団法人保安電子通信技術協会（以下「保通協」という。）が製品の型式試験を行い，その型式試験に合格した製品のみが販売可能となった。


スロットマシンの製造業者の業界団体として，日本電動式遊技機工業協同組合（以下「日電協」という。）が昭和５５年末に設立されていたが，新風営法の下で保通協の型式試験が行われるようになると，日電協は，昭和６０年３月２９日，「回胴式遊技機の機能及び構造等に関する日電協内規」（以下「日電協内規」という。）を作成し，組合員は予め内規に従った日電協の自主検査を経て，保通協の型式試験を受けるようになった。原告及び被告は，いずれも日電協の組合員である（乙８号証）。
(3)　昭和６０年中に，新風営法の規制の下で最初の型式認定を受けた回胴式遊技機が各メーカーから登場し，これらは「１号機」と呼ばれた。この型式認定の有効期限は３年であった。
日電協内規については，その後一部改正が行われ，その「遊技料金について」の項は，昭和６１年５月２３日に一部改正がされ（甲９号証，日電協内規（昭和６１年９月８日訂正版），以下「昭和６１年５月内規」という。），さらに昭和６２年７月１日には，昭和６１年５月内規による定めを削除して「口頭説明とする。」と改正された（甲１３号証，日電協内規（昭和６２年７月１日訂正版），以下「昭和６２年７月内規」という。）。その口頭説明は，昭和６２年６月２６日の全体会議において，組合員に対し行われた。
この間，業界では，２号機の開発が検討され，昭和６３年２月，最初の２号機が保通協の検定に合格した。
第３　原告主張の取消事由の要点
１　取消事由１（一致点認定の誤りによる相違点の看過）審決は，周知回胴式遊技機を「１ゲーム毎に制限時間を設定した回胴式遊技機」であると認定し，その１ゲーム毎の「制限時間」が，本件考案１（判決注・本件考案）における「割当時間」に相当するとして，両者は「１回のゲームを実行するための割当時間が設定されたスロットマシン」という点で一致すると認定している（審決書２３頁）。
しかしながら，周知回胴式遊技機における１ゲーム毎の「制限時間」と，本件考案における１回のゲームを実行するための「割当時間」とは全く異なるものである。
(1)　周知回胴式遊技機における「制限時間」についてア　審決が認定する「周知回胴式遊技機」は，昭和６２年７月内規の２２項「遊技料金について」に従って製造される回胴式遊技機であるが，同項には「口頭説明とする」とあるから，その内容は，昭和６２年６月２６日に開催された日電協の全体会議において口頭説明されたところのものを意味する。したがって，この口頭説明の内容が昭和６２年７月内規の一部をなしていると考えられる範囲において，その内容が本件出願前に公知であった技術であることは否定しない。イ　上記全体会議のために準備されたものと思われる，昭和６２年６月２５日付け「６２．６．２６全体会議　２号機の内規説明」と題する手書きの書面（以下，審決と同じく「証拠Ｊ」という。）には，「１ゲーム毎に何秒（６秒とか５．５秒）以上の制限をもうけてゲームを進行させる方式とすることゝ致しました。これの考え方は平均して大ボーナスが一回出るまでの一連の遊技を考え，その中から払出しに要する時間，役物や連続役物に要する時間を差引き残りが一般ゲームに割当てられる時間と考え，１回当り６秒とか５．５秒で制限をすることで了解が得られたわけです。」（２頁３～９行）と記載されている。ここで「了解が得られた」とは，関係筋と鋭意折衝を重ねた結果，「規則の許す範囲で広く解釈していただく等，我々の要望にある程度答えて戴いた」（１頁７～８行）ということであり，その内容は，昭和６１年５月内規に規定されていた「１分間に２４枚を超えるメダルを投入して遊技できないようにする」という，ゲームの途中でゲーム機の動作を止めるような客離れを招く非現実的規制は要求せず，上記の考え方で計算した時間が６秒とか５．５秒以上になればよい，という考え方で「関係筋」の了解が得られたということである。ウ　上記の「平均して大ボーナスが一回出るまでの一連の遊技を考え，その中から払出しに要する時間，役物や連続役物に要する時間を差引き残りが一般ゲームに割当てられる時間と考え，１回当り６秒とか５．５秒で制限をすることで了解が得られた」ということの意味は，以下のとおりである。まず，「平均して大ボーナスが一回出るまでの一連の遊技を考え」るとは，当該ゲーム機において大ボーナス（ビッグボーナス）が当たる確率が例えば，１／３００であるとすると，ビッグボーナスが１回出るために一般のゲームを３００回行うことになるので，３００回の一般ゲームを行うことを考える，という意味である。一般ゲームを３００回行うと，その間にボーナスゲームも派生的に生じるので，「一連の遊技」にはこれらのボーナスゲームも含まれる。次に，「その中から払出しに要する時間，役物や連続役物に要する時間を差引き残りが一般ゲームに割当てられる時間と考え」るとは，３００回の一般ゲームとそこから派生するボーナスゲームを考えた場合に，その「一連の遊技」に要する全時間の中には，機械が払出し動作を行う時間と，役物や連続役物に要する時間があるので，「一連の遊技」に要する全体の時間からそれらの時間を差引いた残りの時間を，一般ゲームを行っている時間と考える，ということである。この時間をゲーム回数で割った時間が「１ゲーム当りの時間」となる。すなわち，証拠Ｊの説明では，一般ゲームの「１ゲーム当りの時間」
を，
で定義しているといえる。


また，「１回当り６秒とか５．５秒で制限する」とは，上記の「１ゲーム当りの時間」が５．５～６秒となるように制限するという意味である。新風営法規則は「１分間に４００円を超えないゲームである」旨を定めている。メダルは１枚２０円であるから，「１分間に４００円」は「１分間に２０枚のメダルを投入すること」に相当するので，同規則は「１分間に２０枚を超えるメダルを投入しない」と言い換えることができるが，いずれにしても，同規則は１分間についてのゲームの進行速度を規制するものである。これに対し，証拠Ｊの説明では，上記の式で定義された「１ゲーム当りの時間」について，計算上その時間が５．５～６秒となることで，同規則がクリアできるとしているのである。つまり，同規則で許される最も速い遊技速度，すなわち１分間に２０枚の割合でメダルを投入して上記の「一連の遊技」を行った場合でも，上記式で定義される「１ゲーム当りの時間」が５．５～６秒となればよいのである。前記の定義式から明らかなように，この時間が５．５～６秒の範囲に入るようにするためには「機械の払出動作の時間」などが適当な数値になるようにゲーム機の設計を行えばよいのである。エ　以上のように，周知回胴式遊技機における「１ゲーム毎の制限時間」とは，証拠Ｊに記載された定義による「１ゲーム当りの時間」についての計算上の数値であるに過ぎない。そして，この数値が５．５秒～６秒であれば，「１分間に４００円を超えない」という新風営法規則をクリアしたものとされるのである。すなわち，昭和６２年７月内規の２２項「遊技料金について」及び証拠Ｊには，回胴式遊技機がゲームの実行時間を計時するためのタイマー等の制御機構を有することは全く記載されていないのであり，上記のとおり，「１ゲーム当りの制限時間」が計算上５．５秒～６秒となることを求めているに過ぎないのである。したがって，周知回胴式遊技機における「１ゲーム毎の制限時間」は，上記の所定の方式で計算された数値であって，ゲーム機において実際に行われる個々のゲームについての制限時間ではないのである（熟練した遊技者がゲームを速く行って，実際のゲームにおける１ゲームに要した時間が５．５秒より短い時間となることもある。）。
(2)　本件考案における「割当時間」について
本件考案の「１回のゲームを実行するための割当時間」は，１回のゲームの実行につき所定の割当時間を設定して，その割当時間内に次のゲームへ進行するのを禁止するものであり，１回のゲームを実行するのに要する時間に最少所要時間を設定して，実際のゲームの進行速度に制限を加えるものである。このことは，本件明細書に「法律によりゲームの進行速度に制限を加え，１回のゲームの実行につき所定の割当時間を設定して，その割当時間内に次のゲームへ進行するのを禁止する方式のスロットマシンが提案された」（甲第２号証１頁２欄２２行～２頁３欄１行）との記載があることからも明らかである。すなわち，ここでいう「割当時間」とは，計時手段を用いて実際のゲーム時間を計時し，所定の割当時間が消費されるまでは次のゲームに進行することを禁止する概念である。しかし，この従来技術は公知技術ではない。
(3)　以上のとおりであり，審決は，周知回胴式遊技機の「制限時間」が「１ゲーム当りの時間」についての計算値であるのに，これを実際の個々のゲームについての制限時間であると誤認して，本件考案の「割当時間」に相当するとしたものであり，一致点の認定を誤り，この点に関する相違点を看過したものである。
２　取消事由２（相違点の判断の誤り）
前記のとおり，周知回胴式遊技機における「１ゲーム毎の制限時間」は単なる計算上の数値であるに過ぎないのであり，これを誤認してした相違点１ないし４についての審決の判断は，以下のとおり，いずれも誤りである。(1)　相違点１について，審決は，「１回のゲームの実行に要する時間が割り当てられている以上，当該時間を計時するための計時手段が必要となることは，当業者ならば，当然想到する程度の技術的事項である」（審決書２４頁５～７行）と判断している。
しかし，「周知回胴式遊技機」の「制限時間」は計算上の数値であるから，計時手段による計時とは無関係である。
(2)　相違点２について，審決は，「当該周知回胴式遊技機は，前記の様に１分間に９回を超えるゲームができないようにする旨の規制をクリアする為に，１回のゲームの実行に要する時間が制限されたものであるから，割当時間消化前に次回のゲームが実行されてはならないことは，････当業者にとって明らかなこと」と判断している（審決書２４頁１０～１６行）。
しかし，「１分間におおむね４００円の遊技料金を超えない」という新風営法規則を回胴式遊技機に適用するために「１分間に９回を超えるゲームができない」あるいは「１分間に２４枚を超えるメダルを投入できない」ゲーム機としたのでは，ゲームの進行が中断され，客離れを招き，非現実的であることから，それに代わるものとして周知回胴式遊技機の「１ゲーム毎の制限時間」が考えられ，関係筋に了解されたものである。「制限時間」は計算上の数値であり，実際のゲームの進行を禁止するという観念は全くない。
したがって，「制限時間経過前に次回のゲームが実行されないようにする」ことが当業者にとってきわめて容易という審決の判断は，そもそも「１ゲーム毎の制限時間」の趣旨に反するものである。
(3)　相違点３について，審決は，「ゲームの進行禁止を解除しなければ，割当時間消費後の次回ゲームが実行できないことは明らかである」（審決書２４頁２５～２６行）と判断している。
しかし，周知回胴式遊技機の「制限時間」には実際のゲームの進行を禁止するという考え方は存在しないから，禁止の解除も考えられない。(4)　相違点４について，審決は，証拠Ｕ及び証拠Ｖを引用して，「割当時間内に次回の動作開始指示を受けても次回の動作を直ちに開始できない前記周知回胴式遊技機が，割当時間内に次回の操作開始指示を受けた場合の対応として，前記周知の技術を適用することは当業者ならばきわめて容易に為し得る程度の事項である」（審決書２４頁下から２行～２５頁２行）と判断している。ア　しかし，周知回胴式遊技機には１回のゲーム実行時間を計時することもなければ，禁止をすることもないから，審決のいう周知の技術を適用する余地もない。
イ　仮に，周知回胴式遊技機における「制限時間」が本件考案の「割当時間」に相当することを前提にしたとしても，審決の進歩性に関する判断は誤りである。


本件考案は，前記のとおり「１ゲーム当りの割当時間」を設定するというアイデアをもつものであるが，これを実際のスロットマシンにおいて実用化する上では問題があった。それは，「割当時間の残存期間中は次回のゲーム開始操作を行っても，その操作が無効となるため，遊技者は割当時間の消費後に同じゲーム開始操作を再度行う必要があり，操作が煩雑かつ客サービスに欠けるという問題」である。
本件考案は，「割当時間内に次回のゲームの開始操作が行われたとき禁止手段の禁止解除を受けて次回のゲームを自動的に開始させるための開始制御手段」という構成をとることによって，その問題の解決手段を示したものである。すなわち，上記の構成は，マイクロコンピュータによって制御される発明等で一般に用いられる，いわゆる「手段＋機能」クレームの形式で機能的に表現されているが，その具体的構成が実施例に記載されている。そのポイントは，「１ゲーム当りの割当時間」をゲーム開始操作（メダル投入）の時から計時するのではなく，タイマーの計時開始時を，メダル投入操作や始動レバー操作より後の時点とすることにある（本件明細書の第５図のフローチャートのＳＴ６で６．７秒タイマフラグをセットするのがタイマーの計時開始時に相当する。）。つまり，割当時間の１サイクルの開始時をゲーム開始操作より後の時点に設定することによって，割当時間消費前に行われた次のゲームの開始操作は無効とならず，割当時間消費後，再度ゲーム開始操作をくり返すことなく，自動的に次のゲームに進行することができる。
このように，本件考案により，遊技者の操作を煩雑にすることなく，割当時間を実際のスロットマシンに導入して１ゲーム当りの時間を規制することが可能となったのである。
審決は，証拠Ｕ及び証拠Ｖを引用して，上記のような本件考案の進歩性を否定しているが，本件考案は，従来技術の課題を認識し，これを解決する手段を見出して初めてなし得たものである。証拠Ｕ及び証拠Ｖの内容として審決が認定した事実（審決書１９頁下から４行～２１頁下から４行）については争うものではないが，証拠Ｕ及び証拠Ｖは，いずれも，本件考案の従来技術の技術課題に相当するような問題が存在せず，所定の条件が満たされれば自動的に次のプロセスに進行することについて何の障害もない技術分野の技術である。証拠Ｕ及び証拠Ｖには，本件考案の従来技術の課題を認識し，解決する上での示唆となる事項は何も記載されていないのであるから，本件考案の進歩性は否定されない。
第４　被告の反論の要点
１　取消事由１（一致点認定の誤りによる相違点の看過）に対して周知回胴式遊技機と本件考案との一致点に関する審決の認定には何らの誤りもなく，したがって，相違点の看過もない。
(1)　審決は，本件出願前に，原告や被告を含む日電協加盟の回胴式遊技機製造業者等に広く知られた考案として，「一般ゲームにおける１ゲーム毎に制限時間を設け，当該制限時間内には次回の一般ゲームが行えないように構成した回胴式遊技機」という構成を有する技術思想を「周知回胴式遊技機」として認定したものであり，実機として認定したものではない。
(2)　周知回胴式遊技機における「制限時間」は，１ゲーム毎の最少所要時間であり，当然にその最少所要時間よりも短い時間の１ゲームの存在を許さないことを意味しているのである。このことは，審決が引用する証拠の記載から明らかである。
(3)　原告は，周知回胴式遊技機の「制限時間」は，所定の方式による「１ゲーム当りの時間」の計算値であるに過ぎず，遊技者の遊技行為を禁止するものではなく，したがって禁止の解除もないとして，本件考案における「割当時間」とは異なるものであると主張している。
しかしながら，原告は，本件の審判手続においては，「スロットマシンの設計にあたり，各メーカーが，１ゲーム当りの動作時間がその時間よりも短くならないように設計を制限する。その時間を制限時間と呼んでいるもので････。」と主張している。
また，原告は，別に提起している本件実用新案権に基づく侵害訴訟において，「いずれにしても，本件考案の出願当時の技術として割当時間（所要時間，待機時間）を設定してその間に一定の動作を停止（禁止）するスロットマシンは種々存在していたものである。」，「しかるに本件考案は，上記のような割当時間が設定された従来方式のスロットマシンを背景技術として，割当時間内に行われた次回のゲーム開始操作を無効化することなく，有効化させることに着想して本件考案を開発したものである。」，「すなわち，本件考案は割当時間が設定された従来方式のスロットマシンを改良して割当時間内において行われたスタートレバー操作などのゲーム開始操作を割当時間の消費後に有効化することによって割当時間の消費後に再度ゲーム操作を行う必要がないようにすることに技術的課題があるのである。」などと主張している。
これらの主張は，原告の本訴における主張と完全に矛盾し，審決が認定した周知回胴式遊技機の内容及びその存在を自白しているものである。このような原告の主張態度は，訴訟上の信義則から許容されるものではない。
２　取消事由２（相違点の判断の誤り）に対して
(1)　原告が，相違点１ないし４について主張するところは，いずれも周知回胴式遊技機の「制限時間」が計算上の数値であるに過ぎないとの主張を前提としているものであり，その前提が誤っている。
(2)　原告は，相違点４の容易想到性を認めた審決の判断が誤りである旨主張するが，審決の認定する周知回胴式遊技機，すなわち１ゲーム毎に制限時間を設定した回胴式遊技機という認定には誤りはなく，割当時間内に次回の動作開始指示を受けても次回の動作を直ちに開始できない周知回胴式遊技機において，割当時間内に次回の操作開始指示を受けた場合の対応として，証拠Ｕ及び証拠Ｖなどに示された周知の技術を採用することは，当業者ならば，きわめて容易になし得る程度の事項であることは明らかであるから，審決の判断に誤りはない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（一致点認定の誤りによる相違点の看過）について(1)　周知回胴式遊技機に関する審決の認定について審決は，次のとおり認定した。
「国家公安委員会規則，日電協内規，及び２号機の型式検定について時系列的に整理して要約すると以下のように纏めることができる。
すなわち，


(i)．昭和６０年に施行された風適法によりパチスロは指定品目とされ，風適法に基づいて型式認定された１号機のＲＯＭには，不正ＲＯＭが出回った。(ii)．警察庁は，当該不正ＲＯＭ対策としての封印シール，及び１分間に概ね４００円，９回のゲームを越えないことを日電協に要望。（iii）．日電協は，前記要望を受けて，技術委員会で検討し，関係当局に陳情・交渉の後，昭和６１年９月８日付訂正済の日電協内規を証拠Ｇのように作成（iv）．当該証拠Ｇの内規では売れないのではないかとの疑問の下に開発が頓挫していたが，関係筋に対する，陳情・折衝により，１分間に概ね４００円の件については，１ゲーム毎に制限時間を設けること，及びその計算書の提出により合意し，当該合意内容を，昭和６２年７月１日付内規（証拠Ｌ）に「２２　遊技料金について　　口頭説明」として取り入れた。
(v)．当該「１ゲーム毎に制限時間を設ける」との内容は，保通協が行う型式認定に先立つ組合検査基準として，昭和６２年９月１日付で制定され，当該組合検査基準には，マル秘は記載されていない。
(vi)．当該組合検査基準に基づいて製造された「ウインクル」が，２号機のトップとして保通協の型式検査に昭和６３年２月１６日合格」（審決書１８頁下から２行～１９頁２０行）
「してみると，１ゲーム毎に制限時間を設定した回胴式遊技機は，本件考案出願（昭和６２年１０月２１日）前に，当業者にとって周知の回胴式遊技機（以下「周知回胴式遊技機」という）であると認められる。」（審決書１９頁２２～２４行）
審決の上記説示によれば，審決は，回胴式遊技機に関する法的規制を巡る警察庁の要請とこれに対する日電協の対応等の経緯などを踏まえて，本件出願前に「１ゲーム毎に制限時間を設定した回胴式遊技機」という技術思想が公然知られたものであったと認定したものであり，周知回胴式遊技機が，特定の刊行物に記載された考案であるとか，あるいは公然実施された考案であるとしているものでないことが明らかである。
(2)　周知回胴式遊技機における「１ゲーム毎の制限時間」についてア　前記第２の４の事実と証拠（甲４，６，７，９，１１，１３，１６号証）によれば，次の事実が認められる。
①　新風営法の下で初めて型式認定を受けた回胴式遊技機の１号機が登場してから，間もなくして不正ＲＯＭが出回るようになったことなどから，警察庁から日電協に対し，ＲＯＭに封印シールを貼ることや，「１分間に４００円を超えないゲームであること，いかなる条件においても１分間に９回（メタル３枚使用の場合）を超えないこと」等の要望が出された（甲４，６，７号証）。②　これに対し，日電協は，昭和６０年１２月５日付け警察庁保安部防犯課長宛「回胴式遊技機の認定要件についてお願い（陳情）」と題する書面をもって，打込テストによると，１分間に，上級者クラスでは９～１１回，超上級者クラスでは１１～１２回となっており，これを１分間に９回以上のゲームができないようにするためには，メダルを受け付けないようにするか，回胴が回転しないようにするなどの方法しかなく，この場合，ゲームがだれてリズミカルな遊技ができず顧客が機械離れをすることになるから，現状で容認いただきたくお願い致しますなどと陳情した（甲７号証）。
③　その後，日電協は，昭和６１年５月内規として，次のとおり定めた（甲９号証）。
「昭和６０年３月２９日，日電協内規を作成し，第一号機の製造に着手してきたのであるが，・・・。しかるに遊技機がホールに設置されてから僅か６ヶ月間を経過したにすぎない段階で，遊技機設計上の欠陥や盲点をつかれ改造機具等が出廻るようになったことなど種々の問題が現出したのでこれらを防止するため，ここに日電協内規全般について検討を加え整理統合したので遊技機製造上誤りのないようせられたい。」
「２２．遊技料金について
１．１分間に２４枚を越える遊技メダルを投入して遊技が出来る構造でないこと。・・・
〈実現方法〉
(1)スタートレバー作動で１分間タイマーが起動する。(2)１分間タイマーが，タイムアップする以前に２４枚のメダルに達したら１分間タイマーがタイムアップするまで次の遊技が出来ないこと。(3)１分間タイマーが，タイムアップしたときに２４枚のメダルに達していないときは，２４枚のメダルに達して次のスタートレバー作動で１分間タイマーが起動する。」
④　ところが，業界では，上記の昭和６１年５月内規に対して，このような回胴式遊技機を作っても売れないのではないかとの疑問が出され，２号機の開発が頓挫していたため，日電協は，さらに関係当局に対する陳情，折衝を重ねた（甲１１号証）。
その後，日電協は，昭和６２年７月内規として，「２２　遊技料金について」の項目について，昭和６１年５月内規の前記定めを全部削除し，「口頭説明とする。」と定めた（甲１３号証）。そして，昭和６２年６月２６日の全体会議において，組合員に対する口頭説明がされた。
その口頭説明のために準備された「６２．６．２６全体会議　２号機の内規説明」と題する６２年６月２５日付け書面（手書き）には，次の記載があり，当日の全体会議においても，おおむねそのような趣旨の説明がなされたものといえる（証拠Ｊ・甲１１号証）。
「こゝ１～２ヶ月技術委員会を中心に関係筋に陳情・説明等鋭意折衝を重ねた結果，規則の許す範囲で広く解釈していたゞく等，我々の要望にある程度答えて戴いた内規が略，内定致しましたので，この案の要点を御説明申し上げますが詳細は読んでいたゞいてこの案で不都合な点や疑問点等があれば，・・・組合に御知らせ願いたいと思います。支障がなければこれを内規と定めたいと思っております。では変更があった部分について説明致します。」


「①　先ず一番の大問題であった１分間おおむね４００円の件ですが，１ゲーム毎に何秒（６秒とか５．５秒）以上の制限をもうけてゲームを進行させる方式とすることゝ致しました。これの考え方は，平均して大ボーナスが一回出るまでの一連の遊技を考え，その中から払出しに要する時間，役物や連続役物に要する時間を差引き残りが一般ゲームに割当てられる時間と考え，１回当り６秒とか５．５秒で制限をすることで了解が得られたわけです。たゞし各機種毎に・・・詳細計算書を提出してチェックを受けることとなりました。」⑤　日電協は，昭和６２年９月１日，日電協内規とは別に，「回胴式遊技機　組合検査基準」を制定したが，その検査項目の「Ｂ　動作試験」中には「(1)１ゲームの制限時間」の項目が設けられている（甲１６号証）。イ　以上認定したところからすれば，回胴式遊技機については，新風営法規則により，１分間におおむね４００円に相当する数を超える数の遊技メダルを使用して遊技をさせることができる性能を有するものでないことが必要であるところ，その具体的な認定基準に関して，警察庁から，「１分間に９回（メタル３枚使用の場合）を超えないこと」との見解が示され，日電協としては，その基準の緩和について陳情したものの，結局，昭和６１年５月内規により，「１分間タイマーが，タイムアップする以前に２４枚のメダルに達したら１分間タイマーがタイムアップするまで次の遊技が出来ない」構造のものとすることを定めたものである。すなわち，日電協は，「１分間におおむね４００円」という新風営法規則の基準に適合したものとするため，警察庁の見解を踏まえて，１分間が経過するまでに所定の枚数のメダルを使用しても，１分間を経過するまでは次のゲームが開始できないようにタイマーを用いてゲームの進行制限を行うこととしたものである。ところが，上記②の陳情において示されているように，そのような進行制限の方法にすると，ゲームがだれてリズミカルな遊技ができない，すなわち上級者，超上級者クラスでは，１分経過前に２４枚のメダルを使用してしまうと，新たなゲームに入るのにかなりの時間待機せざるを得ない事態となることが予想され，これが１分毎に生じるということでは，リズミカルな遊技ができないことから，組合員から，昭和６１年５月内規について疑問が出され，日電協において警察庁と折衝した結果，１分単位でゲームの進行制限をするのではなく，１ゲーム毎に何秒（６秒とか５．５秒）以上という制限を設けてゲームを進行させる方式を用いることとなったものということができる。
このように，日電協は，警察庁の１分間におけるゲーム回数の制限という要請を受けて，いったんは１分単位でタイマー管理してゲームの進行制限をするという方法をとることとしたものの，組合員の意向を踏まえ，その方法に代えて，１ゲーム毎の最少所用時間を設定してゲームの進行を制限するという方法により，警察庁の要請したところを実現することとしたものである。したがって，この１ゲーム毎の秒数制限を設けてゲームを進行させる方式は，昭和６１年５月内規の１分単位によるメダル使用枚数に基づく進行制限に代わるものとして提案されたものであるから，１ゲーム毎の秒数制限は，当然，その秒数が経過するまでは新しいゲームを開始しないということを意味するものであることは明らかである。そうすると，既に周知であった，昭和６１年５月内規による，１分経過前に２４枚のメダルを使用してしまったら，１分が経過するまでは，次のゲームを開始しないという回胴式遊技機に代わるものとして提案された「１ゲーム毎に何秒（６秒とか５．５秒）以上の制限をもうけてゲームを進行させる方式」の回胴式遊技機は，当業者であれば，昭和６１年５月内規によるものと同様に，その設定された１ゲーム当りのゲーム時間より前に，ゲームが終了しても，その設定された時間が経過するまでは，次のゲームを開始しないという回胴式遊技機を意味するものとして理解し得ることは当然であり，そのような回胴式遊技機が，本件出願前に，当業者にとって周知の技術思想であったということができる。ウ　以上のことは，本件明細書に，「遊技者は，ゲームに熟練すればする程，メダルの投入や停止ボタンの各操作が迅速となり，１回のゲームを実行するに要する時間が著しく短くなる。････賭博性の高いゲーム機となるおそれがある。そこで近年，法律によりゲームの進行速度に制限を加え，１回のゲームの実行につき所定の割当時間を設定して，その割当時間内につぎのゲームへ進行するのを禁止する方式のスロットマシンが提案された。」（甲２号証１頁２欄１６行～２頁３欄１行）と記載されていることからも裏付けられるものということができる。(3)　原告は，周知回胴式遊技機における「制限時間」は，所定の方式で定義された「１ゲーム当りの時間」についての計算値であって，実際に遊技者が行う１回のゲームの実行について「制限時間」が設定されているのではない，と主張する。原告のこの主張は，前記口頭説明のために準備された甲１１号証（証拠Ｊ）に「これの考え方は，平均して大ボーナスが一回出るまでの一連の遊技を考え，その中から払出しに要する時間，役物や連続役物に要する時間を差引き残りが一般ゲームに割当てられる時間と考え，１回当り６秒とか５．５秒で制限をすることで了解が得られたわけです。たゞし各機種毎に・・・詳細計算書を提出してチェックを受けることとなりました。」と記載されていることに基づくものである。確かに，上記記載部分は，１ゲーム単位で設定される秒数制限の計算の仕方を説明するものであるが，口頭説明において提案された１ゲーム当りの制限時間を設ける方式が，昭和６１年５月内規の１分単位によるゲームの進行制限に代わるものとして，それと同様に，１ゲーム当りの制限時間が経過するまでは次のゲームを開始しないという回胴式遊技機を意味するものと理解し得ることは前記のとおりであり，上記記載部分のみをとらえて，その制限時間が計算値に過ぎないとする原告の主張は失当である。
また，原告は，昭和６２年７月内規の２２項「遊技料金について」及び証拠Ｊには，回胴式遊技機がゲームの実行時間を計時するためのタイマー等の制御機構を有することは全く記載されていないのであり，「１ゲーム当りの制限時間」が計算上５．５秒～６秒となることを求めているに過ぎないとして，審決の認定の誤りを主張する。


しかし，審決は，回胴式遊技機の法的規制を巡る前記のような経緯を踏まえて，本件出願前に周知回胴式遊技機なる技術思想が周知であったと認定したもので，昭和６２年７月内規及びその口頭説明の準備のための甲１１号証（証拠Ｊ）の記載だけからそのように認定したものでないことは前記のとおりであるから，それらの記載内容のみに基づいて，審決の認定を非難する原告の主張は当を得たものとはいえない。また，原告主張のように，当時，１ゲーム当りの制限時間が計算上５．５秒～６秒であれば足り，実際にタイマー等によりその制限時間内は次のゲームを開始できない措置が採られていなくてもよいとする解釈が認められていたとしても，警察庁との折衝経緯など前記認定したところからすれば，それはあくまで特例的な措置でしかなく，それとともに，１ゲーム当りの制限時間を設けてゲームを進行させる方式，すなわち，その制限時間を経過する前は新しいゲームを開始させないという方法が示されていたのであり，それが新風営法規則の基準に適合する本来の方法であるとされていたものというべきである（このことは，本件出願後ではあるが，昭和６３年１月２７日付けの日電協理事長から各組合員宛の「２号機に関する関係当局への質疑応答結果と保通協からの連絡事項について」と題する書面において，「２　関係当局への質疑応答結果　(1)ゲーム時間について・・・答：特例機としては最短４秒であるからタイマーで４秒以内のゲームができないようにリミットを設ける必要がある（この場合は計算書を出す必要はない）・・・計算書を出すときには，・・・」と記載されているように，１ゲーム当りの制限時間を設けて，タイマーで制限するときは計算書を出す必要がなく，そうでない場合は，計算書を出すとされていることからも窺えることである。甲１８号証）。(4)　以上のとおりであるから，１ゲーム毎に制限時間を設定した回胴式遊技機が本件出願前に当業者にとって周知のものであり，その「制限時間」は本件考案の「割当時間」に相当するということができるのであって，この点に関する審決の認定に誤りはなく，審決に，一致点認定の誤り，ひいては相違点を看過した違法はない。
２　取消事由２（相違点の判断の誤り）について
(1)　相違点１について
原告は，周知回胴式遊技機における「制限時間」が本件考案における「割当時間」とは異なることを前提として，周知回胴式遊技機と計時手段とは無関係であると主張するが，その前提が誤りであることは前記のとおりである。そして，前記第５の１(2)アのとおり，本件出願前に既に回胴式遊技機についてタイマーを用いて時間制限を行うべきことが示されていたことが認められるのであって，「１回のゲームの実行に要する時間が割り当てられている以上，当該時間を計時するための計時手段が必要となることは，当業者ならば，当然想到する程度の技術的事項である。」として，相違点１は格別のものではないとした審決の判断に誤りはない。
(2)　相違点２及び３について
原告は，相違点２及び３についても相違点１と同様に，周知回胴式遊技機における「制限時間」が本件考案における「割当時間」とは異なることを前提にして，周知回胴式遊技機においては実際のゲームの進行を禁止し，あるいはこれを解除するという観念はない旨主張するが，その前提が誤りであることは相違点１の場合と同様である。
そして，周知回胴式遊技機における「１ゲーム毎の制限時間」は，制限時間内においては次のゲームを開始しないということを内容とするものであることも前記のとおりである。そうすると，次のゲームを開始しないことを担保するために，割当時間内に次回のゲームを実行させない禁止手段を具備させること及び次のゲームを開始させるためにその禁止を解除する手段を具備させる程度のことは，当業者がきわめて容易に想到し得るものということができる。したがって，この点に関する審決の判断に誤りはない。
(3)　相違点４について
ア　原告は，周知回胴式遊技機には，１回のゲーム実行時間を計時することもなければ，禁止をすることもないから，審決のいう周知の技術を適用する余地もないと主張するが，この主張は，要するに，周知回胴式遊技機における「制限時間」が本件考案における「割当時間」とは異なることを前提とするものであり，その前提が誤りであることは前記のとおりである。
イ　相違点４についての容易想到性について検討する。①　原告は，本件考案の「割当時間内に次回のゲームの開始操作が行われたとき禁止手段の禁止解除を受けて次回のゲームを自動的に開始させるための開始制御手段」という構成のポイントが，「１ゲーム当りの割当時間」をゲーム開始操作（メダル投入）の時から計時するのではなく，タイマーの計時開始時を，メダル投入操作や始動レバー操作より後の時点とすることにあるとし，このような設定にすることによって，割当時間消費前に行われた次のゲームの開始操作は無効とならず，割当時間消費後，再度ゲーム開始操作をくり返すことなく，自動的に次のゲームに進行することができるようになったと主張する。
しかしながら，開始制御手段について，実用新案登録請求の範囲に記載されている本件考案の構成は，「割当時間内に次回のゲームの開始操作が行われたとき禁止手段の禁止解除を受けて次回のゲームを自動的に開始させるための開始制御手段」というものであり，タイマーの計時開始時をいつにするかなどという点についての記載はなく，何らの限定もされていない。
本件考案においては，割当時間内に次回のゲーム開始操作がされても，次のゲームを開始し得ないのであるから，「割当時間内に次回のゲーム開始操作が行われた」ことが，何らかの手段で記憶されていることが必要であるが，「開始制御手段」が「禁止手段の禁止解除を受けて次回のゲームを自動的に開始させる」ための手段として特定されていることからすると，「割当時間内に次回のゲーム開始操作が行われた」ことは，少なくとも「開始制御手段」において記憶されていると解することができる。そして，１回のゲームの割当時間が，遊技者の開始操作との関係において，いずれの時点において計測が開始されるかについては，実用新案登録請求の範囲に明記されてはいないものの，１回のゲームに設定されている制限時間が，開始操作を行うことに応じて計時が開始され，当該制限時間が消費された時点において，予め設定されている次回ゲームの開始操作を発動させて計時を開始することによって，制限時間を確実に消費することとされているものと解される。
そうすると，本件考案は，計時手段，禁止手段及び解除手段の構成によって，１回のゲームに設けられた制限時間が確実に消費されるようにするとともに，開始制御手段の備える構成により，既に行われた次回ゲームの開始操作を前回ゲームの制限時間中に記憶しておき，前回ゲームが終了した（制限時間が消費された）際に，禁止手段の禁止動作を解除するための解除手段を発動させることで，遊技者が一度行った開始操作を無効としないことに，その特徴を有するものということができる。


判決　平成１４年１月２９日　神戸地方裁判所　平成１１年(ワ)第１８００号停職
処分無効確認等請求事件
主　　　　　　　　　文
１　原告の請求をいずれも棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事　実　及　び　理　由
第１　請求
１　被告は，原告に対し，平成１１年５月１日から平成１２年４月３０日まで毎月２５日限り月額３９万２０００円の割合による金員及びこれに対する各支払期日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２　被告は，原告に対し，２０５万４４００円及び内金９０万２４００円に対する平成１１年７月１日から支払済みまで年５分の割合による金員，内金１１５万２０００円に対する平成１２年１月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
本件は，被告の設置するＡ大学（以下「本件大学」という。）の助教授である原告が，本件大学の理事長から停職１年の懲戒処分（以下「本件懲戒処分」という。）を受けたが，本件懲戒処分は無効であるとして，本件懲戒処分により支給を受けられなかった報酬及び賞与の支払を求めた事案である。
１　争いのない事実
(1)　当事者等
ア　被告は，広島県福山市a町bc番のd所在の本件大学及びＢ大学を設置する学校法人である。
イ　原告は，平成６年４月１日，本件大学経営学部経営法学科の助教授として被告に採用され，平成１１年４月の時点における月額報酬は，３９万２０００円であった。
また，平成１０年度の賞与は，６月に９０万２４００円が，１２月に１１５万２０００円がそれぞれ支給された。
しかし，原告は，本件懲戒処分により，被告から平成１１年５月分から平成１２年４月分までの月額報酬等の支給を受けられなかった。
(2)　本件の経緯
ア　本件大学経営法学科及び同経営福祉学科は，平成１１年４月９日から同月１１日までの３日間，eにおいて，新入生の合宿オリエンテーションを実施し，その学生リーダーの一人である経営福祉学科４年生の女性（以下「本件学生」という。）のほか，本件学生のクラス担任であるＣ助教授（以下「Ｃ」という。）らがこれに参加した。
イ　原告は，同月９日の行事終了後，飲酒をしていた。ウ　本件学生は，同日の夜，個室で休んでいたところ，原告は，経営福祉学科Ｄ助手（以下「Ｄ」という。）とともに本件学生の部屋に入った。原告は，本件学生の身体に触れたり，Ｄに日本酒を取りに行かせたりした。エ　原告は，本件学生に対し，二度にわたり，口と口を付けて，息を吹き込んだり，「ファーストキスをうばってしまった。俺でごめんな。」と言ったりした。
(3)　懲戒処分
ア　被告設置大学の就業規則（乙２）においては，教員についての人事は，学長と議して理事長が行うものとされている（４条）。また，懲戒処分をする場合，本件大学の教員については，教授会にはからなければならないとされている（９条２項）。さらに，Ａ大学教授会細則（乙３）においては，教員の人事を審議事項とする場合には，教授のみをもって構成する教授会で審議することとされている（２条２項）。
また，同規則においては，「両大学の教職員としての適確（格）性を欠き又はふさわしくない非行のあった場合」には，懲戒処分として免職，停職，減給又は戒告の処分をすることができることとされている（９条１項２号）。イ　Ｅ（経営福祉学科教授），Ｆ（同），Ｇ（経営情報学科教授）の３名の学長補佐は，同月２８日，原告から事情を聴取した。
ウ　同日，各教授に対して教授会の招集が通知された。同月３０日，緊急臨時教授会が開催され，教授２５名中１９名が出席した。同教授会において，別紙「新入生合宿オリエンテーション時におけるＨ助教授による不祥事件について」と題する書面（乙９）が配布された。同教授会においては，質疑はなかった。エ　本件大学の理事長であるＩ（以下「Ｉ」という。）は，原告に対し，平成１１年５月１日，本件懲戒処分を発し，本件大学の学長であるＪ（以下「Ｊ」という。）が原告に辞令を交付した。
２　争点
懲戒処分の効力，すなわち
(1)　懲戒処分事由の存否
(2)　懲戒処分手続の適法性
３　当事者の主張
(1)　懲戒処分事由の存否について
（原告の主張）
ア　原告は，不調を訴える学生に対して市販薬を与えるなどするため，救急箱を管理する立場にあったことから，Ｄから本件学生が肉体的疲労及び精神的不安定から気分が悪いということで部屋で休んでいる，本件学生は低血圧であると聞かされ，本件学生の容態を確認するため，Ｄを伴って本件学生が休んでいた部屋に赴いたものである。
イ　本件学生は，額に濡れたタオルがかけられていたが，息苦しそうにしており，先にＤから熱はないと聞いていたので，額に濡れたタオルをかけても意味はなく，応急処置としては不適切であると判断して，「大丈夫か。」と声をかけながら，そのタオルを首筋に当て，タオルの上から首筋をマッサージしたところ，息苦しさは収まった。
さらに，原告は，本件学生は低血圧であると聞いていたので，熱があるのではなく，低温状態になっていないかを確認するため，額及び頬に手を当ててみたところ，やや冷たく感じられた。そこで，体を温めさせること及び精神安定をさせなければならないと考えて，ワインを飲ませてみようと思ったが，ワインはなかったので，Ｄに日本酒を本部から持ってくるように指示し，Ｄが日本酒を持ってくるまでの間，原告は，子供をあやすように本件学生の髪をなでて，気分を落ち着かせるようにしていたものである。
ウ　本件学生は，いったん落ち着いたように見え，原告は，「私の妹も低血圧だけれども，小学校の先生をしてがんばっている。君もがんばれ。」と声をかけると，本件学生は，「はい。」と答えた。ただ，もう少し様子をうかがう必要があると考え，観察していると，しばらく落ち着いた息づかいが聞こえ，安心しかけたところ，突然に息づかいが聞こえなくなり，緊急事態が生じたと思い，人工呼吸をしたものである。


そして，二度目の人工呼吸を終えたところで，本件学生が目を開けたのを確認し，「大丈夫か。」と声をかけたところ，「大丈夫です。」と返事が返ってきた。
ところで，原告としては，本件学生が精神的に不安定であること及び気の弱い性格であることも聞かされていたことから，息が止まったとの緊急事態を教えることは，そのときの本件学生にとってはよりショックを受けるのではないかと考え，軽く受け止めさせるため，冗談めかして「ファーストキスをうばって，俺でごめんね。」と言ったものである。
エ　その後，原告は，本件学生を病院に連れて行こうと進言したが，様子を見ることになった。
翌朝，原告は，本件学生のことが心配で，部屋の前まで行き，大丈夫かと声をかけながら戸を開けて（入室はしていない。），様子をうかがうと，寝ていた本件学生は，原告に振り向いて「大丈夫です。」と返事をしたので，戸を閉めて，本部に戻った。
オ　以上のとおり，原告は，本件学生の呼吸困難状況に対処するため，マウス・トゥ・マウスを行ったにすぎず，これは性的嫌がらせ（セクシュアル・ハラスメント，以下「セクハラ」という。）といえるものではないから，懲戒処分事由は存在しない。
（被告の主張）
ア　治療・看護能力がなく，そのようなことをする立場にない原告が，相当量飲酒の上，大学４年生の女子学生が静養している部屋に入り，同女に寄り添うように横になり，髪，首，頬，唇，歯等を触り，「ファーストキスをうばってしまった。俺でごめんな。」などと言い，同女に不快な気持ちを抱かせたことは，就業規則（乙２）９条１項２号に規定する「両大学の教職員としての適確（格）性を欠き又はふさわしくない非行のあった場合」に該当することは明らかである。イ　当時の本件学生の状況は，頭痛と吐き気がするが，寝ていれば調子がよくなるであろうというようなもので，第三者から見ても医者に連れて行かなければならないような状況ではなく，原告がマウス・トゥ・マウスと称する行為をした後も，チアノーゼが出ていたわけでもなく，体調が特に変わっていないような状態であった。本件学生自身，当時の様子を明確に記憶しており，人工呼吸を必要とするほど呼吸が困難な状態になかったことは明らかである。
(2)　懲戒処分手続の適法性
（原告の主張）
ア　告知及び弁明の機会の不存在
(ア)　本件大学の学長補佐Ｆ外２名が，平成１１年４月２８日，原告と面談したが，これは，告知及び弁明の機会に該当するものではない。(イ)　告知とは，被懲戒者に対し，懲戒事由をあらかじめ通告することをいい，それは被懲戒者が十分な反論を検討する準備の機会を与える趣旨のものである。
本件では，被告が原告に対し，前記日時までに懲戒事由を告げ，反論準備の機会を与えた事実は認められないにとどまらず，原告は，事前に被告のＤからの聞取内容の開示を求めたが，被告はこれを拒否したものである（甲６）。(ウ)　弁明の機会を与えたというためには，被懲戒者の弁明に虚心に耳を傾け，公正な立場で聞き取りをして，そのことにより主張の異なる部分に対するさらなる検討を行う必要がある。
しかし，Ｋ事務局長の陳述書（乙２０）によれば，その面談の直後の被告面談担当者の報告は，原告が「セクハラであることは認めず，自己の行為の正当性を主張するもの」であるというものであって，原告の主張を踏まえた検討など一切されていない。
すなわち，一方当事者である原告の主張を聞く前から，原告の行動はセクハラであると断定して，前記面談に臨み，原告がそれを認めなかったと非難するものにしかすぎない。
したがって，被告は，原告の主張に虚心に耳を傾けて，検討を行おうとすることは考えていなかったといえるから，前記面談は，糾弾にすぎず，弁明の機会に値するものではなかったのである。
イ　教授会の審議の不存在
(ア)　まず，臨時教授会の招集は，その２日前に，議題を「人事について・その他」とするだけの通知書によるものであり，人事問題の具体的内容は全く明らかにされていない。しかも，それさえ今回の教授会のメンバーである各教授の手に渡らないおそれがあったことから，電話連絡をしたにすぎない。教授会構成メンバー２５名のうち，学長，学長補佐３名及び学科長３名の合計７名は，学科長・学長補佐会議のメンバーであったり，本件のオリエンテーションの参加者であったことから，本件の経過を知っていると認めるにはやぶさかでないが，それ以外の３分の２以上の者は，教授会まで本件の経過を知らなかった。
すなわち，これでは議題内容の事前開示に欠けており，内容次第では万難を排して出席することがあり得るのに，臨時教授会に対する出席の機会を奪ったものである。臨時教授会には６名の欠席者がいて，全員の出席がない以上，この瑕疵は治癒されないものである。
(イ)　教授会において，本件懲戒処分を審議するに至る経緯についての説明は，別紙「新入生合宿オリエンテーション時におけるＨ助教授による不祥事件について」と題する書面（乙９）を読み上げた程度にすぎず，前記のとおり，本件の経過を知らない出席者約１２名が知り得た内容はこれのみである。原告が本件学生の状態を心配して出向いたことなど，その主張は一切省みられることなく報告されたにすぎない。
また，前記書面には懲戒処分内容を停職１年とすると記載されているが，相当性の原則（懲戒処分は，具体的事情の下で，客観的に合理的で，社会的に相当でなければならず，したがって，第一に違反行為と処分結果の重さが釣り合ったものでなければならないこと）に従った検討内容は一切記載されていない。これは，臨時教授会招集以前においても，そのような相当性の原則に従った検討がされなかったからである。これでは，原告の懲戒処分を審議するに十分な資料ではないことは明らかである。
そして，前記臨時教授会では質疑及び討議はなかったことは被告も認めており，それは，質疑及び討議をさせるだけの調査結果などを開示しなかったことによるものであり，懲戒処分の相当性の検討もされなかったのである。教授会は，質疑するような間も与えず，有無を言わさない進行であったということであり，そうであるからこそ，原告は，出席者らの教授会室への入室から退出までの時間を入れても約１０分にすぎないことを見届けているものであり，被告が主張するように二，三十分もかかっていない。(ウ)　懲戒処分権者は，理事長であるが，就業規則において教授会の審議を経なければならないと定めている以上，その審議において，懲戒処分の適法要件を検討しなければならないものであることから，以上の臨時教授会の内容では，本件懲戒処分に関する審議とは評価し得ないことは明らかで，教授会の審議は不存在である。
ウ　相当性原則違反等
(ア)　本件の懲戒処分権者である被告の理事長は，本件懲戒処分の適法要件である相当性の判断について検討をしていない。


しかも，被告が経営するＢ大学では，すでに理事長であるＩが，女性教師へのセクハラにより６か月の減給処分という本件懲戒処分より軽い処分がされている（証人Ｋ）以上，同じ法人であるのだから，その処分との比較検討もすべきであるのに，それがされた証拠が一切なく，平等性の原則にも反する。証人Ｋは，「他大学のことも検討してません。」と証言するように，処分時にはなんら比較検討作業をしていないことは明らかである。したがって，本件懲戒処分手続に違法があり，無効である。(イ)　また，前記減給処分と本件懲戒処分とを比較すると，到底均衡がとれず，本件懲戒処分は，権利濫用で，無効である。
（被告の主張）
ア　本件学生及び関係者からの本件に関する事情聴取の結果がＪ学長に報告され，平成１１年４月２８日，３名の学長補佐が原告から事情を聴取するとともに，質問に対して原告が答弁する方式で，原告に弁明の機会を与え，学科長・学長補佐会議は，審議を重ねて，結論をまとめた。
学長は，同日，教授のみを構成員とする緊急臨時教授会を文書及び電話で招集し，同月３０日午後２時４０分から，教授２５名中１９名出席の上，教授会を開催した。教授会においては，別紙「新入生合宿オリエンテーション時におけるＨ助教授による不祥事件について」と題する書面（乙９）を配布して，事務局長がこれを読み上げた後，議長（学長）が補足説明をし，続いて再三にわたって質疑を求めたが，質疑がないため採決に移ったところ，全員異議なく本件懲戒処分を承認した（乙１０）。審議時間は，二，三十分であった。その後，Ｊ学長と理事長が議した上，同年５月１日付けをもって，理事長より本件懲戒処分が行われ（乙１），同日，Ｊ学長が簡単な説示とともに辞令を交付した。
イ　教授会の審議については，十分に質疑の時間は与えられていたのであり，質疑がなかったため，結果的に長時間にならなかっただけである（証人Ｋ）。議案については，当日説明しており，また，当日の出席者１９名中１２名は，事前に学科長・学長補佐会議での議論や学科内での連絡によって内容を熟知していたのであり（証人Ｋ），審議に値しないとの原告の主張は正当ではない。仮に，教授会決議に何らかの瑕疵が存するとしても，教員の懲戒については，理事長が学長と議して行うとされており（乙２，４条），教授会の審議は諮問機関としてのものであって（乙２，９条２項），その決議に拘束力はないから，処分を無効とするほどのものではない。
ウ　本件は，労働法を専門とし，セクハラ問題についても識見を持つように心がけ，学生に対して適切な指導を行うべき立場にある原告が，本件学生に，口を切り取ってしまいたい，原告には一生会いたくない，大学をやめてもらいたい（証人Ｃ），自分の記憶を消してしまいたいなどと考えるほど，不快な気持ちを抱かせたという重大なセクハラ事案であって，原告が反省せず，セクハラでないと主張していること，本件学生と原告を会わせない配慮をする必要があること，旧労働省からセクハラに対しては厳罰で臨むように求められていたこと（乙２１），他の処分事案（乙７）との比較等の諸事情を考慮すると，１年の停職処分を選択したことに裁量権の濫用も逸脱も存しない。
原告は，被告において本件以前にされた女子講師に対するセクハラ事件についての減給６か月という懲戒処分と比較すると，本件懲戒処分は，均衡がとれないと主張する。
しかしながら，労基法の減給に関する規定（同法９１条）との関係からみて，減給６か月というのは，懲戒処分というよりも自主的な返上と考えるべきであるし，対象事実自体も本件とは教員と学生ということで異なっているし，相手方との間で和解が成立している（証人Ｋ）点でも本件とは異なっているから，単純な比較はできないものである。
第３　当裁判所の判断
１　懲戒処分の効力
思うに，使用者の懲戒権の行使は，当該具体的事情の下において，それが客観的に合理的理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合に初めて権利の濫用として無効になると解するのが相当である（最高裁判所昭和５６年(オ)第２８４号同５８年９月１６日第二小法廷判決・判例時報１０９３号１３５頁）。
このような見地に立って，以下検討する。
２　懲戒処分事由の存否（争点(1)）について
(1)　前記争いのない事実に加え，証拠（甲６，乙１５，１８，１９，証人Ｄ，証人Ｃ，原告本人）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。これに反する原告本人の供述部分及び同人作成の陳述書（甲６）の記載部分は，前掲各証拠及び弁論の全趣旨に照らし，信用することができない。ア　本件大学経営法学科及び同経営福祉学科は，平成１１年４月９日から同月１１日までの３日間，eにおいて，新入生の合宿オリエンテーションを実施し，その学生リーダーの一人である経営福祉学科４年生の本件学生がこれに参加した。イ　本件学生は，同月９日，バスで到着後，熱はないものの，吐き気と頭痛がして気分が悪くなり，部屋で休んでいた。本件学生は，頭痛や吐き気はよくあることで，寝ていれば調子がよくなるだろうから，様子を見たい，薬は飲んでも吐くから，飲まなくていいと言った。そこで，Ｄらは，３０分から１時間おきに，他の女子の学生リーダーとともに部屋に様子を見に行っていた。その後も，本件学生は，眠れないまま同じような状態が続いていた。
ウ　原告は，同日の食事の後，本部となっていた部屋で相当量のウイスキーを飲み，酔いが回っていた。Ｄは，本件学生のことが気になって同部屋を出ようとしたとき，原告に呼び止められ，車酔いのせいか，頭痛と吐き気がするという本件学生の様子を見に行くと伝えたところ，原告は，自分は詳しいから，一緒に行って様子を見ると言い，Ｄとともに本件学生の部屋に入った。エ　そのころ，本件学生の息づかいは静かであった。原告は，目を覚まして横になっていた本件学生に寄り添うように横になり，その額，頬，髪，首などを触り，ひんやりしているな，水不足か，低血圧ではないか，妹も低血圧だなどと言って，Ｄにミネラルウォーターを取りに行かせた。


オ　Ｄがミネラルウォーターを持って部屋に戻ると，原告は，本件学生に寄り添う形で，足を伸ばし，ひじをついてやや上半身を起こした体勢になっていた。本件学生は，少量の水を飲んだが，嘔吐するような様子で，「あまり欲しくないんです。」と言った。その後，原告は，本件学生の顔や手などを触り，「寒いか。そうでもない。これはちょっと冷たいぞ。これは単なる車酔いとか，偏頭痛じゃないぞ。ちょっと違うぞ。」と言った後，やはりひんやりしているので，ワインを飲んだ方がいいと言ったが，Ｄにワインはないと言われたので，Ｄに日本酒を取りに行かせた。
カ　Ｄは，原告が部屋を出ていく様子がなく，また，日本酒と言われて心配になり，講師であるＬ（以下「Ｌ」という。）に相談して，日本酒を持ってＬとともに部屋に戻った。本件学生が日本酒を少しなめる程度口にした後，原告，Ｄ及びＬは，部屋の電気を消して本件学生の様子を見ていたが，多くの人がいると本件学生が気を遣うだろうということで，Ｄが部屋に残り，原告及びＬが部屋から出ていった。
キ　本件学生は，眠れなかったので，Ｄと話をしていたところ，Ｄは，自分も偏頭痛になることがあり，少し冷やすことで楽になることもあるという話をし，濡れたタオルで本件学生の額を冷やした。
ク　そうしているうちに，原告が部屋に入ってきて，「電気を消せ。俺が責任者なんだ。俺が責任を取るんだ。」と言ったり，低血圧のときに冷やすのはよくない，Ｄには任せられないと言って，タオルを入口付近に投げつけたりした。その後，Ｌが部屋に入ってきた際，原告は，Ｄには任せられないから，自分が本件学生に付いておくと言い，Ｌに自分で飲むためのウイスキーを取りに行かせた。Ｌは，ウイスキーの入った紙コップをドアの近くにあったテレビ台のようなものの上に置いた。Ｄは，同月１０日午前１時２７分ころ，経営法学科の講師であるＭ（以下「Ｍ」という。）に助けを求めに行き，簡単に事情を説明した。Ｄ及びＬが部屋から出ていった際，部屋の電気は消えていた。
ケ　原告は，本件学生の枕元で，枕を脇に挟む形で横になり，ウイスキーを飲んだ。本件学生が寝入りそうになったとき，原告は，本件学生の頬，鼻，唇，歯を触った後，口と口を付けて，息を吹き込んだが，気道を確保することはしなかった。原告は，「おい，大丈夫か。」と言った。本件学生が黙っていると，原告は，もう一度同様の行為を行った。原告は，「大丈夫か。」と言って，本件学生の肩をたたいた。本件学生が「はい，大丈夫です。」と言うと，原告は，「びっくりさせるなよ。」と言った。原告は，部屋の電気を付け，部屋から廊下に出て，「おーい，おーい。」と言った後，走っていった。
コ　原告は，同日午前１時３０分ころ，本部に飛び込んで，呼吸が止まった，救急車を呼べ，マウス・トゥ・マウスをしたと言った。Ｄは，Ｌ及びＭとともに，本件学生のいた部屋に入ったところ，本件学生は，驚いていたが，体調は変わっておらず，顔にチアノーゼが出ていたわけでもなかった。Ｄが本件学生に対して救急車を呼ぶ必要があるかなどと聞いたところ，本件学生は，大げさにしてほしくないし，病院に行く必要もないと答えた。原告は，部屋に入ってきて，救急車を呼べと強く言っていた。その後，原告は，本件学生にかけられていた布団の上に乗りかかるような形で寄り添って，本件学生の顔，髪，腕を触りながら，「ファーストキスをうばってしまった。俺でごめんな。」と言った。原告は，Ｍに触るなと言われて，本件学生から離れた。原告は，その後も，「ファーストキスをうばってしまった。俺でごめんな。」と何度か言った。原告は，経営法学科の教授であるＮ（以下「Ｎ」という。）らに促されて，部屋から出ていった。本件学生は病院に行く必要がないと判断され，本件学生の希望もあって，結局，救急車を呼ばず，様子を見ることになった。なお，ウイスキーが紙コップからこぼれて，原告が使っていた枕にしみていた。
サ　原告は，本部に戻って，他の学生リーダーや教官らに対し，「おまえら言うなよ。呼吸が止まってびっくりしたよ。ファーストキスをうばったんだ。」などと言った。
シ　原告は，同日午前６時３０分ころ，本件学生の部屋に来て，本件学生に対し，ドアの前で「大丈夫か。」と聞いた。また，Ｎが原告に対し，同日の朝，「昨日呼吸が止まった子がいたけど，どうやったかな。」と尋ねたところ，原告は，「とにかく呼吸が止まったので，マウス・トゥ・マウスを施しました。」と答えた。
ス　Ｄは，同日の朝，本件学生を自宅まで車で送っていった。その際，本件学生は，悔しくてたまらない，思い出したくもないし，つらいと言った。セ　Ｄは，同月１３日，２時間強かけて，本件学生から事情を聴取した。本件学生は，Ｄに対し，泣きながら原告による被害を訴え，口を切り取ってしまいたい，寝る前に思い出すので，眠りたくない，原告には一生会いたくないし，顔も見たくない，自分の記憶を消してしまいたい，テレビでひげの人を見ると思い出す，潔癖性の人のように口の中と唇を洗ってしまう，普段周りにいる男性のことも信じられなくなるなどと言った。
ソ　本件学生は，原告の前記行為によって精神的なショックを受け，しばらく大学を休んだ。Ｄが事情聴取をしてから約２週間後，本件学生は，Ｃに対し，テレビで鼻ひげのある顔の人を見ると思い出す，口を切り取ってしまいたい，すぐうがいをしてしまうなどと言った。本件学生は，原告にされたことを姉には話したが，両親に対しては，数か月間，打ち明けられなかった。また，本件学生は，大学４年生であったところ，原告の前記行為による精神的動揺もあって，就職活動を始めるのが遅れたり，就職活動に本腰が入らなかったりしたため，平成１２年３月になって，ようやく就職が決まった。


(2)　前記のとおり，原告は，本件学生に対し，二度にわたり，マウス・トゥ・マウス（口と口を付けて息を吹き込んだ行為）を行ったところ，これは，後記のとおり，客観的に人工呼吸を必要とする状況でなかった本件においては，相手方に著しい性的な嫌悪感を抱かせるものであるのみならず，その行為の性質に，その前後の原告の対応等，すなわち，原告が酒を飲みながら休んでいた本件学生に寄り添ってその身体を触っていたこと，原告がマウス・トゥ・マウスを行った際，部屋には原告と本件学生の二人しかおらず，電気が消えていたこと，原告が本件学生の気道を確保することはしなかったこと，原告が本件学生に対し，「ファーストキスをうばってしまった。俺でごめんな。」と何度も言ったことを総合すると，学生に対して優越的地位にある大学助教授が，学校の公式行事である新入生合宿オリエンテーション時に学生に対し，性的意図をもって，性的な嫌悪感を及ぼす行為に至ったもので，いわゆるセクハラに該当するものというべきである。そして，原告の前記行為により，前記のとおり，本件学生は，精神的なショックを受け，大学を休んだり，就職活動が遅れるなどの影響を受けたのであるから，原告の前記行為は，懲戒処分（停職処分を含む。）事由として就業規則（乙２）第９条１項２号に定められた本件大学の教職員としてふさわしくない非行に該当するものというべきである。
(3)　これに対し，原告は，本件学生の呼吸困難状況に対処するため，マウス・トゥ・マウスを行ったにすぎず，これはセクハラといえるものではないと主張する。
しかしながら，前記認定のとおり，本件学生が頭痛や吐き気はよくあることで，寝ていれば調子がよくなるだろうから，様子を見たいと言っていたこと，原告が本件学生の部屋に入った際，本件学生の息づかいが静かであったこと，本件学生が眠れずにＤと話をしていたこと，原告がマウス・トゥ・マウスを行った際，本件学生は寝入りそうになっていたこと，その後，原告に「大丈夫か。」と聞かれて，本件学生が「はい，大丈夫です。」と言ったこと，本件学生の体調は変わっておらず，顔にチアノーゼが出ていたわけでもなかったこと，結局，救急車を呼ばず，様子を見ることになったことからすると，本件学生が当時呼吸困難な状況にあったとは考え難く，客観的にそのような状況にあったことを窺わせる証拠もないから，原告が本件学生に対してマウス・トゥ・マウスを行うことが必要な状況であったとはいえず，原告がこれが必要であると誤信していたとも認め難い。また，原告は，本件学生が精神的に不安定であること及び気の弱い性格であることも聞かされていたことから，息が止まったとの緊急事態を教えることは，そのときの本件学生にとってはよりショックを受けるのではないかと考え，軽く受け止めさせるため，冗談めかして「ファーストキスをうばって，俺でごめんね。」と言ったものであると主張するが，前記のとおり，本件学生の息が止まったとは考え難い上，原告の上記発言内容は，原告の主張するような緊急事態にそぐわないものであり，むしろ当時そのような緊急事態ではなかったことからすると，その点は，上記のとおり，原告に性的な意図があったことを示すものといえる。したがって，本件学生の呼吸困難状況に対処するためマウス・トゥ・マウスを行ったにすぎない旨の原告の主張は理由がない。
３　懲戒処分手続の適法性（争点(2)）について
(1)　前記争いのない事実及び前記認定事実に加え，証拠（乙１，８の１，２，乙９，１０，１５，１６，２０，証人Ｋ）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
ア　Ｃは，平成１１年４月１１日，約１時間にわたり，原告の前記行為についてＬ及びＤから事情を聴取し，その内容を申し立て書（乙１５）の２枚目と３枚目の文書にまとめた。
イ　Ｄは，同月１３日，２時間強かけて，本件学生から事情を聴取し，その内容を同申し立て書の４枚目と５枚目の文書にまとめた。ウ　本件大学の経営福祉学科長・教授であるＯ（以下「Ｏ」という。）は，本件大学の学長であるＪに対し，同月１５日の朝，前記アイの文書を別紙とする同申し立て書を提出した。
エ　同日午後２時４０分ころ，定例の学科長・学長補佐等連絡会議が開催され，同申し立て書に基づき，議論が行われた。その際，原告を懲戒解雇にすべきであるとの意見や原告に依願退職を求めるべきであるとの意見などが出された。オ　本件大学の経営法学科長であるＰ（以下「Ｐ」という。）及び学長補佐であるＥは，原告に対し，同日，依願退職をするように求めたが，原告は，これを拒否した。
カ　Ｏを中心とする経営福祉学科の教員らは，Ｊに対し，早く原告の処分を決定するように求め，Ｊは，同月中に原告を処分することとし，同月２７日，同会議が開催された。Ｐは，原告を停職１年とする処分案を示したが，結論が留保され，原告に弁明の機会を与えるため，３名の学長補佐が同月２８日に原告から事情を聴取することが決まった。
キ　Ｅ（経営福祉学科教授），Ｆ（同），Ｇ（経営情報学科教授）の３名の学長補佐は，同月２８日午後１時３０分ころから午後２時３０分ころまでの間，原告から事情を聴取するとともに，原告に対して質問をし，答弁を求める形で，原告に弁明の機会を与えた。
ク　同日，同会議が開催され，前記キの事情聴取の結果報告に基づき，議論が行われ，全員が前記カの処分案に同意し，これを教授会にはかることとした。ケ　同日，各教授に対して緊急臨時教授会の招集が電話及び文書で通知された。その文書（乙８の２）には，議題として，「１）人事について」，「２）その他」の記載があった。
コ　同月３０日午後２時４０分ころから，同教授会が開催され，教授２５名中１９名が出席した。同教授会において，別紙「新入生合宿オリエンテーション時におけるＨ助教授による不祥事件について」と題する書面（乙９）が配布され，事務局長であるＫがこれを読み上げた。その後，Ｊが出席者に意見を求めたが，出席者から意見は出なかった。そして，Ｊは，原告に対する停職１年の懲戒処分を提案し，出席者に意見を求めたが，出席者から意見は出ず，全員異議なく前記懲戒処分を承認した。


サ　本件大学の理事長であるＩは，Ｊと議した上，原告に対し，同年５月１日，本件懲戒処分を発し，Ｊが原告に辞令を交付した。(2)　前記のとおり，被告は，原告に対し，弁明の機会を与えたものであり，また，本件懲戒処分は，就業規則（乙２）及びＡ大学教授会細則（乙３）所定の手続に従って，教授のみをもって構成する教授会（構成員である教授の３分の２以上が出席して開かれた。）にはかった上，理事長が学長と議して行ったものであるから，懲戒処分手続の適正に欠けるところはないものというべきである。また，前記のとおり，原告の前記行為がセクハラに該当すること（しかも，これは，性的意図のもとに，口と口などの身体の接触を伴う行為であり，強制わいせつにも比すべき悪質なものである。），その後の本件学生の言動からして，原告の前記行為によって本件学生が受けた精神的なショックが大きいものであったと推認されることからすると，原告の前記行為は強い非難に値するものであることが明らかであるから，決して原告に対する停職１年の本件懲戒処分が重きに失して相当性を欠くとはいえない。
(3)ア　これに対し，原告は，被告が原告に対し，平成１１年４月２８日の３名の学長補佐との面談までに懲戒事由を告げ，反論準備の機会を与えた事実は認められないのみならず，原告は，事前に被告がＤから聞き取った内容の開示を求めたが，被告はこれを拒否したものであるとか，３名の学長補佐は，原告の主張を聞く前から，原告の行動はセクハラであると断定して，前記面談に臨んだものであり，被告は，原告の主張に虚心に耳を傾けて，これを踏まえた検討を行おうとすることは考えていなかったといえるから，前記面談は，糾弾にすぎず，弁明の機会に値するものではなかったなどと主張する。
しかしながら，懲戒処分事由を告知した上で引き続き弁明の機会を与えていれば，被懲戒者においてこれに反論することは十分可能であり（証拠（乙１６）によれば，現に原告が３名の学長補佐からの質問に対して縷々反論していることが認められる。），あらかじめ懲戒処分事由を告知したり，調査して収集した資料を開示するなどして，被懲戒者に事前に反論の準備をする機会を与えなければ，的確な反論をすることができないというものではない。また，前記のとおり，原告の前記行為はセクハラに該当すると判断されることからすると，被告側が前記面談までになした調査の結果をもとに，原告の前記行為がセクハラに該当するとした判断は正当であるし，原告の弁明によってもその判断を揺るがすまでには至らなかったであろうということが容易に推認されるところであるから，原告の行動がセクハラであると断定したことを捉えて不当ということはできない。
したがって，原告の上記主張は理由がない。
イ　また，原告は，臨時教授会の招集に当たっては，議題内容の事前開示に欠けており，内容次第では万難を排して出席することがあり得るのに，臨時教授会に対する出席の機会を奪ったものであること，教授会における説明は，別紙「新入生合宿オリエンテーション時におけるＨ助教授による不祥事件について」と題する書面（乙９）を読み上げた程度にすぎず，これには原告の主張や相当性の原則に従った懲戒処分の検討内容が記載されていないから，原告の懲戒処分を審議するに十分な資料ではないこと，前記臨時教授会では質疑及び討議はなかったことなどから，教授会の審議が不存在であると主張する。
しかしながら，前記認定のとおり，教授各位宛の緊急臨時教授会の開催通知（乙８の２）に議題として「１）人事について」，「２）その他」と記載されているところ，教員の人事はその性質上重要なものであることは明らかであるから（Ａ大学教授会細則（乙３）第２条２項参照），同通知に上記の記載があれば，同細則第６条１項に定められた教授会の重要議題の通知として欠けるところはないものというべきである。
また，前記書面（乙９）に記載された「本学教員としてふさわしくない非行と認めた事実」は，前記２(1)記載の認定事実に沿うものであって，かつ，本件懲戒処分の是非を判断するに足りる詳細なものであるところ，被告が原告の弁明によっても前記事実を覆すには至らないと判断した以上，原告の弁明を記載しなくても不当とはいえないし，前記のとおり，原告に対する停職１年の本件懲戒処分が相当性を欠くとはいえないのであるから，これが相当かどうかの検討内容を記載していないからといって不当ということはできない。
さらに，緊急臨時教授会において質疑がなかったことは当事者間に争いがないところ，これは，前記認定のとおり，Ｊが出席者に意見を求めたのに対し，出席者から意見が出なかったことによるものである。出席者が仮に前記書面（乙９）だけでは判断資料として不十分であると考えれば，質問したり，さらなる情報の開示を求めたりすることもできたのであるし，同教授会において特段の質疑及び討議がなかったのは，その必要がなかったことによるものとみるのが相当であって，調査結果などを開示しなかったことによるものとはいえない。したがって，原告の上記主張は理由がない。
ウ　さらに，原告は，本件の懲戒処分権者である被告の理事長は，本件懲戒処分の適法要件である相当性の判断について検討をしていないとか，被告が経営するＢ大学では，すでに理事長であるＩが，女性教師へのセクハラにより６か月の減給処分という本件懲戒処分より軽い処分がされている以上，同じ法人であるのだから，その処分との比較検討もすべきであるのに，それがされた証拠が一切なく，平等性の原則にも反するなどと主張する。
しかしながら，前記のとおり，原告に対する停職１年の本件懲戒処分が相当性を欠くとはいえないのであり，そうである以上，懲戒処分権者が相当性の判断について検討をしていないとか，他の処分との比較検討をしていないとして非難するのは当たらない。
また，原告主張の前記減給処分は，教員に対するセクハラに関するものである点，被害者との間で和解がされている（証人Ｋ）点で，学生に対するセクハラが問題となっている本件とは事案を異にするものであるから，本件懲戒処分が前記減給処分と比較して均衡を失すると断ずることはできない。したがって，原告の上記主張は理由がない。
４　結論
以上によれば，被告が原告に対して本件懲戒処分に及んだことは，客観的にみても合理的理由に基づくものというべきであり，本件懲戒処分は社会通念上相当として是認することができ，懲戒権を濫用したものということはできない。したがって，本件懲戒処分は有効であるから，これが無効であることを前提とする報酬及び賞与の支払請求はいずれも理由がない。
第４　結語
よって，原告の本訴請求はいずれも理由がないから，これらを棄却することとし，訴訟費用の負担につき，民訴法６１条を適用して，主文のとおり判決する。
神戸地方裁判所第六民事部


平成１７年（行ケ）第１０１５５号　審決取消請求事件（旧事件番号　東京高裁平成１７年（行ケ）第８０号）
口頭弁論終結日　平成１７年１０月６日
判　　　　　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　ショーボンド建設株式会社
代表者代表取締役
原告　　　            藤森工業株式会社
代表者代表取締役
両名訴訟代理人弁理士　宇野    晴海
被　　　　　　告　　　特許庁長官
中嶋      　誠
指定代理人　　　      南澤    弘明
同　　　　　　　　　　木原      　裕
同　　　　　　　　　　高木      　彰
同　　　　　　　　　　伊藤    三男
主　　　　　　　　　　　文
１　原告らの請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第１　請求
特許庁が不服２００４－６４５３号事件について平成１７年１月１８日にした審決を取り消す。
第２　事案の概要
本件は，原告らが共同で特許出願をしたところ，特許庁から拒絶査定を受けたため，これを不服として審判請求をしたが，同庁から審判請求不成立の審決を受けたので，その取消しを求めた事案である。
第３　当事者の主張
１　請求原因
(1)特許庁における手続の経緯
原告らは共同で，平成１３年１２月２８日（特許法４１条に基づく優先日平成１２年１２月２８日），発明の名称を「コンクリート構造物の補修・補強用シート及びコンクリート構造物の補修・補強方法」とする特許出願（甲２。以下「本願」という。）をしたが，特許庁から拒絶査定を受けたので，これに対する不服審判を請求するとともに，平成１６年４月１日付け手続補正書（甲３）により特許請求の範囲等を補正をした（以下「本件補正」という。）。特許庁は，同請求を不服２００４－６４５３号事件として審理し，平成１７年１月１８日，本件補正を却下した上，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は平成１７年２月１日原告らに送達された。
(2)発明の内容
ア　本願願書の明細書（以下「当初明細書」という。）に記載された特許請求の範囲の請求項は１４項から成るが，そのうちの【請求項１】は下記のとおりである。
記【請求項１】コンクリート構造物のコンクリートが剥離および／または落下する可能性のある箇所に接着剤を用いて貼付することによって，前記コンクリート構造物を補修および／または補強するためのシートであって，前記シートが，前記接着剤と一体化して前記シートを前記コンクリート構造物に接着させるための貼付層と，前記接着剤および前記貼付層を保護する保護層とを有する積層体であることを特徴とするコンクリート構造物の補修・補強用シート。（以下，【請求項１】の発明を「本願発明」という。）イ　また本件補正により補正された明細書（以下「補正明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項も１４項から成るが，補正されたのは【請求項１】のみで，その内容は下記のとおりであり（下線は補正箇所），【請求項２】ないし【請求項１４】は当初明細書と同じである。
記【請求項１】コンクリート構造物のコンクリートが剥離および／または落下する可能性のある箇所に接着剤を用いて貼付することによって，前記コンクリート構造物を補修および／または補強するためのプレハブ化されたシートであって，前記シートが，前記接着剤と一体化して前記シートを前記コンクリート構造物に接着させるための貼付層と，前記接着剤および前記貼付層を保護する保護層とを有する積層体であることを特徴とするコンクリート構造物の補修・補強用シート。（以下，補正後の【請求項１】の発明を「補正発明」という。）
(3)審決の内容
ア　審決の詳細は，別添審決写し記載のとおりである。その要旨は，補正発明は，下記刊行物１発明及び刊行物２発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができず，したがって本件補正は特許法５３条１項等の規定により却下すべきものであり，また本願発明も，前記各発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない，等というものであった。
記①　特開平９－１９５４４５号公報（甲４。以下「刊行物１」といい，これに記載された発明を「刊行物１発明」という。）
②　特開平１１－２００６７号公報（甲５。以下「刊行物２」といい，これに記載された発明を「刊行物２発明」という。）
イ　なお審決は，刊行物１発明を下記のように認定し，補正発明との一致点と相違点を下記のように摘示した。
＜刊行物１発明の内容＞
「コンクリート構造物の補修・補強する必要のある箇所にプライマー層１２，下塗り層１３を用いて貼着することによって，前記コンクリート構造物を補修・補強するためのシートであって，前記シートは，前記下塗り層１３が含浸して前記コンクリート構造物に貼着される強化繊維シート１４であるコンクリート構造
物の補修・補強用シート」
＜一致点＞
「コンクリート構造物の補修・補強する必要がある箇所に接着剤を用いて貼付することによって，前記コンクリート構造物を補修および／または補強するためのシートであって，前記シートが，前記接着剤と一体化して前記シートを前記コンクリート構造物に接着させるための貼付層であるコンクリート構造物の補修・補強用シート。」である点。
＜相違点１＞
補正発明のシートを貼付する箇所が，コンクリートが剥離および／または落下する可能性のある箇所であるのに対し，刊行物１記載の発明はコンクリート構造物の補修・補強する必要のある箇所である点。
＜相違点２＞


補正発明のシートは，プレハブ化されたシートであって，前記シートが，貼付層と，前記接着剤および前記貼付層を保護する保護層とを有する積層体であるのに対し，刊行物１記載の発明のシートは，積層体ではない点。
(4)審決の取消事由
しかしながら，補正発明は，以下に述べる理由により，刊行物１発明及び刊行物２発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないので，本件補正は却下されるべきものではなく，これを却下した審決は，違法として取り消されるべきである。
なお，審決による＜刊行物１発明の内容＞，補正発明との＜一致点＞及び＜相違点１＞は認める。
＜取消事由－相違点２についての認定判断の誤り＞
ア　補正発明と刊行物１発明との対比
審決は，補正発明と刊行物１発明との相違点２として，上記のとおり認定したが，補正発明と刊行物１発明のシートは，次のような大きな相違を有する。すなわち，補正発明では，シートは貼付層と保護層が積層体として一体物としてプレハブ化されて形成されているのに比し，刊行物１発明では，シートは補正発明の貼付層に相当する強化繊維シートのみからなり，保護層と一体化されたものではない。そのため，補正発明のプレハブ化されたシートは，そのままの状態でコンクリート構造物に貼着することができるのに対し，刊行物１発明のシートは，上位概念としての「コンクリート構造物の補修・補強シート」であることで共通するものの，補正発明の効果が存在しない。すなわち，このシートをコンクリート構造物に貼着して保護層を形成する現場での作業の簡易化及び施工の容易化において，刊行物１（甲４）の段落【００１９】及び【図１】に示されているように構造物表面１１にプライマー層１２，下塗り層１３を形成した後強化繊維シート１４を貼着し，さらにその上に上塗り層１５，仕上げ層１６（段落【００３３】では保護層１６）を形成するという施工手順を踏む必要を生じており，補正発明の効果を有しておらず，大きく相違している。
そもそも，刊行物１発明については，解決すべき課題を有する従来技術として，当初明細書（甲２添付）の段落【０００３】に「従来はコンクリートが剥離し，落下する恐れがある場合，先ずコンクリート表面を奇麗に清浄し，ついでコンクリートの劣化の程度により，含浸材，鉄筋防錆材，断面修復材，ひび割れ注入材などを必要に応じて施し，下塗り材を塗布した後にパテなどの下地調整材を使用して平滑化などの処置を施し，一次仕上げを行う。次に表面被覆材として各種塗料，建築仕上塗材，塗膜防水材，成形板などで二次仕上げを行うか，或いは一次仕上げの後に接着剤を塗布し，その上に補修や補強のために織布や編布を貼り付け，更に接着剤を塗布して塗り固め，乾燥固化後に再び下塗り材を塗布し，その上に耐候性を有する塗料を塗布し，二次仕上げを行っていた」と記載したとおり，刊行物１を引用するまでもなく，極めて普通のこととして原告ら及び発明者らは熟知している。
しかも，このようなシートをコンクリート構造物に貼着する作業は，当初明細書の段落【０００５】に記載するように，「これらの作業は高所作業のため重労働であること，硬化や養生などが必要となり施工工期も長くなるので工事コストが高くなること，施工現場の条件によっては，品質管理が難しいことがあり，所定の品質を確保するために過剰な仕様設計となることがあるなどの問題を有していた」のである。
そこで，原告らの発明者らは，同段落【０００６】に記載したように，「現場での接着剤や塗料の塗布作業工程の簡素化，施工の容易化および予め品質管理が容易な環境下で部材を製造しておくプレハブ化を図ることで，重労働を低減させ，施工工期を短縮化し，品質を安定させること」を目的として，「プレハブ化されたシートであって」及び「前記接着剤および前記貼付層を保護する保護層とを有する積層体であることを特徴とする」との構成を加えることにより，補正発明を完成したものである。
イ　補正発明と刊行物２発明との対比
審決は，相違点２についての判断に当たり，「刊行物２には，水溶性バインダ６，基材２，バインダ層７の表面にＴｉＯ２粒子３をその一部が露出するように吹き付けて（補正発明の「保護層」に相当）積層したシートＳ，すなわち，積層される層を全て予め積層（プレハブ化）した積層体であるシートが開示されており」（審決５頁第２段落）と認定した。しかし，①表面の一部を露出するようにして吹き付けたＴｉＯ２粒子３そのもの，又は，ＴｉＯ2粒子３が固定されたバインダ層７を補正発明の「保護層」に見立てて，「保護層」が積層されているとした点，②刊行物２に記載の積層体が補正発明のプレハブ化に相当するとした点，において誤りである。


すなわちまず，①の点について，補正発明においては，「前記接着剤および前記貼付層を保護する保護層とを有する積層体であることを特徴とする」との構成からも明らかなように「前記接着剤および前記貼付層を保護」する保護層であるのに対し，刊行物２（甲５）記載のＴｉＯ2粒子３やバインダ層７は，何かを保護するという保護層の役割を有するものではないから，刊行物２には，補正発明の保護層は記載されていない。刊行物２記載の「シートＳ」が光触媒機能を作用させる対象は，このシートが貼着される被貼着物であって，基材２や水溶性バインダ６は，光触媒機能により防汚等される層ではなく，ＴｉＯ2粒子３やバインダ層７は，何かを保護するという保護層の役割を有するものではない。さらに，審査における拒絶理由通知書（甲６）においては，「ＴｉＯ2」は，【請求項８】の「光触媒層」の関係で引用されたものであって，保護層であるとして引用されたものではない。すなわち，審査では「保護層」と認定しなかったものを，審決では「保護層」と認定したのである。引用文献が同一とはいいながら，引用する箇所及び理由が異なるのであるから，拒絶理由が通知されて，出願人に意見の機会が与えられてしかるべきであり，審決は，この点において手続の瑕疵があり，違法である。次に②の点について，補正発明のシートは，「プレハブ化されたシート」である。「プレハブ」の語は，広辞苑（甲７）によれば「あらかじめ工場で加工・組立を行い，現場で組み立てる建築工法」，大辞林（甲８）によれば「あらかじめ工場で部品の加工・組み立てをしておき，現場では取り付けのみを行う建築構法」であり，本来であれば現場において一定の手順を踏んで行う加工・組み立てを，施工工数削減，品質向上のために工場で予め加工・組み立てをしておき，現場では取り付けのみを行う，というものである。補正発明の「プレハブ化されたシート」は，コンクリート構造物のコンクリートが剥離，落下する可能性のある箇所を補修，補強のために，本来，現場で幾つかの工程別に施工されるべき素材をあらかじめ工場で加工・組み立てたものであって，正に「プレハブ」の語に合致するものである。ところが，刊行物２記載の貼着用光触媒機能材は，現場で積層すべき素材をあらかじめ工場で積層したのではなく，もともと現場で積層すべき性質のものではなく工場で製作されるべきものである。このような積層体からなる物品は，刊行物２を示されるまでもなく，宛名ラベル，粘着ラベル，段ボール，工事現場用シート，プリント基板等例示にいとまがないが，これらは，いずれも積層体であるが，「プレハブ化」したとはいわない。刊行物２記載の貼着用光触媒機能材は，基材の裏面のバインダ層に離型シートが貼着されている積層体であって，せいぜい例示した粘着用ラベルに相当する程度のものである。しかも，この貼着用光触媒機能材は，基材の裏面のバインダ層に吹き付けられているＴｉＯ2粒子が貼着用光触媒機能材がタイル素地表面に貼着された後にも，刊行物２の段落【００１１】に「タイル素地１表面に貼着し，この後前記と同様にして加熱し，冷却する」とあるように，このような行為をしないとＴｉＯ2粒子がバインダーに固定されないため，「取り付けのみを行う」とする大辞林の説明にそぐわず，この意味においても「プレハブ化されたシート」とはいい得ない。したがって，審決の「積層される層を全て予め積層（プレハブ化）した積層体であるシートが開示されており」との上記認定は，「積層」と「プレハブ化」を混同したことによる誤りである。ウ　補正発明の刊行物１発明及び刊行物２発明からの非容易性審決は，「刊行物１記載の発明のシート１４の使用に当たっては，該シート１４上に上塗り層１５を塗布し，その上に保護層１６を形成する事項が記載されている（段落【００１９】，【００３３】参照）から，刊行物１に記載された上記保護層を予め積層し，相違点２に係る補正発明の構成とすることは，当業者が容易に想到し得た事項にすぎない」（審決５頁第２段落）と判断した。しかし，刊行物２発明において，審決が指摘するバインダ層の表面に吹き付けられる「ＴｉＯ2粒子３」や「バインダ層」は，上記のとおり，積層されるいずれかの層を保護するというものではない。しかも，刊行物１発明と刊行物２発明とは，その技術分野を著しく異にする。したがって，「ＴｉＯ2粒子」を「バインダ層」の表面に吹き付けることが公知であったとしても，補正発明の「前記接着剤および前記貼付層を保護する保護層とを有する積層体」を容易に想起することは不可能であり，補正発明は，刊行物１発明及び刊行物２発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものではない。
２　請求原因に対する認否
請求原因(1)ないし(3)の各事実はいずれも認めるが，同(4)は争う。
３　被告の反論
審決の認定判断は正当であり，原告ら主張の取消事由は理由がない。(1)刊行物２発明は，積層される層をすべてあらかじめ積層（プレハブ化）したシートであるから，現場での作業の簡易化及び施工の容易化，重労働を低減させ，施工工期を短縮化し，品質を安定させるという効果を奏することは明らかであり，補正発明と同種の作用効果を奏するといえるものである。したがって，補正発明の効果は，単に「プレハブ化」という周知の技術が元来持つ効果を奏するにすぎない。


(2)原告ら主張の取消事由のイの①の点について，審決が「（２）本願出願前に頒布された刊行物に記載された事項」（審決２頁～４頁）に摘示したように，刊行物２（甲５）には，「【発明の属する技術分野】本発明は，脱臭，抗菌，防汚等の光触媒機能を有する貼着用光触媒機能材に関する」（段落【０００１】），「【発明の実施の形態】図１は本発明に係る貼着用光触媒機能材の断面図であり，離型紙５の表面に水溶性バインダ６を介して基材２が設けられ，この基材２の表面にバインダ層７を形成し，このバインダ層７の表面にＴiＯ２粒子３をその一部が露出するように吹き付けてシートＳを構成している」（段落【０００８】）と記載されているから，刊行物２に記載されたものは，バインダ層７の表面にＴiＯ２粒子３をその一部が露出するように吹き付けることにより，光触媒機能によって，防汚等の光触媒機能を作用させるシートであって，当該バインダ層７は，その裏面側に位置する基材２，水溶性バインダ６を光触媒機能により防汚等する層，すなわち補正発明でいう保護層にほかならない。したがって，審決が，刊行物２の「バインダ層７の表面にＴｉＯ２粒子３をその一部が露出するように吹き付け」たものを補正発明の「保護層」に相当するとした認定に何ら誤りはない。原告らは，審決の手続の瑕疵を主張するが，拒絶理由通知書（甲６）には，刊行物２について，「４．特開平１１－２００６７号公報（保護層が光触媒を有する点。）」と記載されているのであるから，拒絶理由において，ＴiＯ２粒子３の一部が露出するように吹き付けられたバインダ層は「保護層」として認定されている。さらに，「理由」には，「この出願の請求項１～１４に係る発明は，その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物１～５に記載された発明に基づいて」と記載されており，刊行物２は，請求項１～１４に係る発明に対して引用されている。したがって，引用する箇所及び理由が異なるとはいえず，原告らの主張は失当である。
(3)次に，取消事由のイの②の点について，広辞苑（甲７），平成９年４月１０日彰国社第３刷発行「建築大辞典　第２版〈普及版〉」（乙１。以下「乙１文献」という。），特開平８－２０９８０８号公報（乙２。以下「乙２公報」という。）の記載から，「プレハブ」とは，「プレハブ化」したものを取り付けた後に，更に別の工程が存在することを否定するものではなく，あらかじめ工場で加工・組み立て，現場で取り付けを行う建築工法であり，「取り付ける」ものではあるが，必ずしも「取り付けのみを行う」建築工法を意味するものではないことが明らかである。そうすると，刊行物２に記載されたシートＳについて，離型紙を剥離し，タイル素地に貼着し，その後，加熱し，冷却するという別の工程があったとしても，シートＳ自体は，あらかじ予め工場で加工・組み立て，現場で取り付けが行われるものである以上，「プレハブ化」したものと解して何ら誤りではない。したがって，審決が，刊行物２の「積層される層を全て予め積層」する点を補正発明の「プレハブ化」に相当するとした認定に誤りはない。
原告らは，刊行物２記載の貼着用光触媒機能材は，現場で積層すべき素材をあらかじめ工場で積層したのではなく，もともと現場で積層すべき性質のものではなく工場で製作されるべきものであると主張する。しかし，刊行物２には，【発明が解決しようとする課題】として，「図６は脱臭壁の一部部分拡大断面図であり，壁材１００の表面にはバインダ層１０１が形成され，このバインダ層１０１に光触媒粒子１０２が保持されている。上記光触媒粒子１０２を含んだ層を形成するには，光触媒粒子をゾル状に吹きつけ，更に加熱せしめた後に冷却する等の作業が必要になる。このため，既存のタイル等に家庭において光触媒効果を付与するのは面倒である」（段落【０００３】，【０００４】）と記載されているから，刊行物２記載の貼着用光触媒機能材は，もともと現場で壁材に光触媒粒子を含んだバインダ層を形成していたことに代えて，あらかじめ工場で，当該光触媒粒子を吹き付けたバインダ層とタイル素地表面に貼着するためのバインダ層とを基材を介して積層したシート，すなわち，積層される層をすべてあらかじめ積層した積層体である。したがって，審決が，「刊行物２には，水溶性バインダ６，基材２，バインダ層７の表面にＴｉＯ２粒子３をその一部が露出するように吹き付けて（補正発明の「保護層」に相当）積層したシートＳ，すなわち，積層される層を全て予め積層（プレハブ化）した積層体であるシートが開示されており」と認定したことに何ら誤りはない。
(4)原告らは，刊行物２発明において，審決が指摘するバインダ層の表面に吹き付けられる「ＴｉＯ2粒子３」や「バインダ層」は，積層されるいずれかの層を保護するというものではないと主張するが，刊行物２（甲５）に記載されたものが補正発明でいう保護層にほかならないことは上記(2)のとおりである。また，原告らは，刊行物１発明と刊行物２発明とはその技術分野を著しく異にすると主張するが，刊行物１（甲４）には，発明の名称からも明らかなとおり，「コンクリート構造物の補修補強シート」に関する発明が記載され，刊行物２には，【発明の属する技術分野】として「脱臭，抗菌，防汚等の光触媒機能を有する貼着用光触媒機能材に関する」と記載され，実施例には，当該貼着用光触媒機能材が「既存のタイル等」，「居住空間の壁面」に用いられることが具体的に記載されている。そうすると，刊行物１発明と，刊行物２発明とは，いずれも建設技術の分野に属するものであるから，両者は，著しく異なる技術分野であるとはいえないし，また，刊行物１発明に刊行物２発明を適用する阻害要因も見いだせない。
第４　当裁判所の判断


１　請求原因(1)（特許庁における手続の経緯），(2)（発明の内容）及び(3)（審決の内容）の各事実は，いずれも当事者間に争いがない。２　取消事由（相違点２についての認定判断の誤り）について(1)原告らは，補正発明と刊行物１発明のシートは，補正発明では，シートは貼付層と保護層が積層体として一体物としてプレハブ化されて形成されているのに比し，刊行物１発明では，シートは補正発明の貼付層に相当する強化繊維シートのみからなり，保護層と一体化されたものではない点において大きな相違を有するものであるから，審決の相違点２の認定は誤りであると主張するので検討する。刊行物１発明は，「コンクリート構造物の補修・補強する必要のある箇所にプライマー層１２，下塗り層１３を用いて貼着することによって，前記コンクリート構造物を補修・補強するためのシートであって，前記シートは，前記下塗り層１３が含浸して前記コンクリート構造物に貼着される強化繊維シート１４であるコンクリート構造物の補修・補強用シート」（審決３頁下第２段落）であり（争いがない），そのシートは保護層を有しないものである。しかし，刊行物１（甲４）には，「下塗り層１３上に，強化繊維シート１４を貼着する工程を行う」（段落【００２９】），「次に，強化繊維シート１４上に，上塗り層１５としてのマトリックス樹脂等を塗布する工程を行う」（段落【００３１】），「最後に，仕上げ工程を行う。本工程は，上塗り層１５上に，ウレタン樹脂あるいはフッ素樹脂等の耐候性塗料を塗布し保護層１６を形成することによって行うことができる」（段落【００３３】）との記載があり，同記載によれば，上記「上塗り層１５」及び「保護層１６」から成る層は，貼付層である「強化繊維シート１４」を保護する層といい得るものであって，「下塗り層１３」（補正発明における「接着剤」に相当する〔審決４頁「(3)対比・判断」の項の第１段落〕ことに争いがない。）上に貼着された「強化繊維シート１４」上に樹脂，塗料を塗布することによって形成されるものと認められる。
これに対し，補正発明のシートは，「プレハブ化されたシートであって，前記シートが，前記接着剤と一体化して前記シートを前記コンクリート構造物に接着させるための貼付層と，前記接着剤および前記貼付層を保護する保護層とを有する積層体」（補正明細書の【請求項１】）であるから，補正発明と刊行物１発明を対比すれば，刊行物１発明のシートは，単に「積層体ではない」のみならず，「貼付層を有するが保護層は有さず，プレハブ化された積層体ではない」ものであり，その保護層は，貼着された「強化繊維シート１４」上に樹脂，塗料を塗布することによって形成されるものである。そうすると，審決が相違点２として，「補正発明のシートは，プレハブ化されたシートであって，前記シートが，貼付層と，前記接着剤および前記貼付層を保護する保護層とを有する積層体であるのに対し，刊行物１記載の発明のシートは，積層体ではない点」（上記第３(3)イの＜相違点２＞）と認定したことは，両者の相違点を十分に表したものということができず，正確を欠くものといわざるを得ない。
しかし，審決は，相違点２についての判断において，「刊行物１記載の発明のシート１４の使用に当たっては，該シート１４上に上塗り層１５を塗布し，その上に保護層１６を形成する事項が記載されている（段落【００１９】，【００３３】参照）から，刊行物１に記載された上記保護層を予め積層し，相違点２に係る補正発明の構成とすることは，当業者が容易に想到し得た事項にすぎない」（審決５頁第２段落）と説示しているから，刊行物１発明のシートが「保護層を有さず，プレハブ化された積層体ではない」ものであって，保護層は，接着剤を用いて貼付されたシートに塗布される点をも，検討した上で判断しているものと認められる。したがって，審決の相違点２の認定は正確を欠くものではあるが，この点は相違点２についての判断に影響しないから，審決の結論に影響を及ぼさず，審決の取消事由とはならない。
(2)次に原告らは，審決の相違点２についての判断は，刊行物２（甲５）について，①表面の一部を露出するようにして吹き付けたＴｉＯ２粒子３そのもの，又は，ＴｉＯ2粒子３が固定されたバインダ層７を補正発明の「保護層」に見立てて，「保護層」が積層されているとした点，②刊行物２に記載の積層体が補正発明のプレハブ化に相当するとした点，において誤りであると主張する。ア　そこで，刊行物２（甲５）を見ると，刊行物２には下記の記載がある。記(ｱ)「【従来の技術】紫外線の照射を受けて脱臭反応を進行させる光触媒としてアナターゼ型のＴiＯ2が知られている。そして，光触媒粒子をバインダに混練した原料を居住空間の壁面を構成する部材の表面に塗布した後に焼成することで，居住空間の壁面に脱臭壁機能をもたせるようにした提案を本出願人は先に行なっている。」（段落【０００２】）
(ｲ)「【発明が解決しようとする課題】図６は脱臭壁の一部部分拡大断面図であり，壁材１００の表面にはバインダ層１０１が形成され，このバインダ層１０１に光触媒粒子１０２が保持されている。」（段落【０００３】）(ｳ)「上記光触媒粒子１０２を含んだ層を形成するには，光触媒粒子をゾル状に吹きつけ，更に加熱せしめた後に冷却する等の作業が必要になる。このため，既存のタイル等に家庭において光触媒効果を付与するのは面倒である。」（段落【０００４】）
(ｴ)「【課題を解決するための手段】上記課題を解決すべく本願は，離型シート表面に第１のバインダ層を介して基材をけ（判決注；「基材を設け」の誤記と認める。），この基材の第１のバインダ層とは反対側の表面に第２のバインダ層を介して光触媒粒を固定せしめた。このような構成とすることで，離型シートを剥がすだけで，所望の箇所に光触媒層を形成することが可能になる。」（段落【０００５】）
(ｵ)「【発明の実施の形態】以下に本発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。ここで，図１は本発明に係る貼着用光触媒機能材の断面図であり，離型紙５の表面に水溶性バインダ６を介して基材２が設けられ，この基材２の表面にバインダ層７を形成し，このバインダ層７の表面にＴiＯ２粒子３をその一部が露出するように吹き付けてシートＳを構成している。」（段落【０００８】）(ｶ)「以上において，離型紙５を剥離してシートＳをタイル素地１表面に貼着し，この後前記と同様にして加熱し冷却する。このように光触媒機能を有するシートＳを別体として用意しておけば，既存のタイル等にも脱臭等の光触媒機能を簡単に付与することができる。」（段落【００１１】）


イ　まず，上記①の点について検討すると，上記記載によれば，刊行物２発明は，離型シート，第１のバインダ層，基材，表面に光触媒粒を固定せしめた第２のバインダ層の順に積層一体化して構成したシートを所望の箇所に貼着できるようにしたものである。そして，刊行物２発明のシートを所望の箇所に貼着した際には，その積層構造から，最も表面側となる「第２のバインダ層」が，それより内側の層（直接的には「基材」となる。）の汚れ，破損等，外部からの要因による損傷を防止する機能，即ち「保護層」としての機能を有することは当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）に自明のことである。したがって，審決が，相違点２の判断において，「バインダ層７の表面にＴiＯ２粒子３をその一部が露出するように吹き付けて（補正発明の「保護層」に相当）」（審決５頁第２段落）と判断したことに，誤りはない。原告らは，刊行物２記載の「シートＳ」が光触媒機能を作用させる対象は，このシートが貼着される被貼着物であって，基材２や水溶性バインダ６は，光触媒機能により防汚等される層ではなく，ＴｉＯ2粒子３やバインダ層７は，何かを保護するという保護層の役割を有するものではない，とも主張する。確かに，原告ら主張のとおり，光触媒機能の作用を期待すべき対象は，このシートが貼着される被貼着物であるということもできるが，光触媒の機能に関わらず，「第２のバインダ層」自体が，それより内側の層を保護する機能を有することが自明であることは上記のとおりであるから，原告らの主張は上記判断を何ら左右しない。
また，原告らは，審査における拒絶理由通知書（甲６）においては，「ＴｉＯ2」は，【請求項８】の「光触媒層」の関係で引用されたものであって，保護層であるとして引用されたものではなく，この点について拒絶理由が通知されていないから，審決は，手続の瑕疵があると主張する。拒絶理由通知書には，刊行物２について，「４．特開平１１－２００６７号公報（保護層が光触媒を有する点。）」（１頁下第２段落）との記載があり，確かに，拒絶理由通知の対象である，当初明細書（甲２）を見ると，「【請求項８】前記保護層がその表面に光触媒層を有することを特徴とする請求項１ないし７のいずれかの項に記載のコンクリート構造物の補修・補強用シート」と記載されていることから，刊行物２は，直接的には主として上記【請求項８】に対して引用されたものとみることもできる。しかし，拒絶理由通知書の上記記載は，「保護層が光触媒を有する点」とあることから，「保護層」に関連する趣旨で拒絶理由が通知されたものであることは明らかであるし，表面に光触媒粒を固定せしめた第２のバインダ層が，それより内側の層の「保護層」としての機能を有することが自明であることは上記のとおりである。したがって，拒絶理由通知において刊行物２が保護層として引用されたものでないということはできず，原告らの上記主張は，拒絶理由通知を正しく理解しないで非難するものであって，採用できない。
ウ　次に，上記②の点について検討する。
刊行物２（甲５）の上記記載によれば，従来の技術においては光触媒粒子を壁面に吹きつける等の作業が面倒であることから，刊行物２発明は，離型シート，第１のバインダ層，基材，表面に光触媒粒を固定せしめた第２のバインダ層の順に積層一体化してシートを構成したものであり，光触媒層をあらかじめ形成しておき，現場での吹きつけ作業を不要にしたものということができる。そして，乙１文献には，「プレファブリケーション・・・現場での施工の前に，あらかじめ組み立てておくこと，すなわち現場での作業を別の場所に移して行うこと。略して「プレファブ」または「プレハブ」という。具体的には，工場で部品の加工，組立てを行い，現場で所定の場所に取り付けること。生産性の向上，質の均一性，精度の向上などをねらった建築生産における技術革新の一」（１４８３頁左欄）と記載され，プレハブは，「現場での施工の前に，あらかじめ組み立てておくこと，すなわち現場での作業を別の場所に移して行うこと」の意味であると認められるから，刊行物２発明の「シート」は「プレハブ化されたシート」であると認められる。エ　そうすると，刊行物１発明においては，「下塗り層１３」（補正発明における「接着剤」に相当する〔審決４頁「(3)対比・判断」の項の第１段落〕ことに争いがない。）上に貼着された「強化繊維シート１４」上に樹脂，塗料を塗布することによって保護層を形成するものであることは上記(1)のとおりであり，この作業が面倒であることは当業者に自明のことというべきであるから，保護層をも含めてあらかじめ積層一体化したシートに形成することは，当業者が容易に想到し得る程度の事項というべきであって，相違点２に係る補正発明の構成のように貼付層と保護層とを積層体としてプレハブ化されたシートとすることに格別の困難性はないというべきである。
(3)原告らは，刊行物２発明において，審決が指摘するバインダ層の表面に吹き付けられる「ＴｉＯ2粒子３」や「バインダ層」は，上記のとおり，積層されるいずれかの層を保護するというものではなく，刊行物１発明と刊行物２発明とは，その技術分野を著しく異にするから，補正発明は，刊行物１発明及び刊行物２発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものではないと主張する。しかし，バインダ層の表面に吹き付けられる「ＴｉＯ2粒子３」や「バインダ層」がそれより内側の層を保護する機能を有することは，上記(2)イのとおりである。
また，刊行物１発明は，柱，梁，スラブ，壁，煙突，トンネル等の構造物の補強及び補修方法に関するものであり（刊行物１〔甲４〕の段落【０００１】），刊行物２発明は，居住空間の壁面に脱臭機能を持たせるものである（刊行物２〔甲５〕の段落【０００２】）と認められ，いずれも，建築ないし建設の技術分野に属するものということができ，しかも，刊行物２発明は，「プレハブ化されたシート」を開示するものであるから，「プレハブ化」の点において，刊行物１発明に適用する動機付けがあるというべきである。したがって，両者がその技術分野を著しく異にするということはできず，刊行物１発明に刊行物２発明を適用することに何らの阻害要因があると認めることもできない。
(4)以上検討したところによれば，審決の相違点２についての認定判断に原告ら主張の誤りがあるということはできない。
３　結論
以上のとおり，本件補正却下の違法をいう原告ら主張の取消事由は理由がない。
よって，原告らの請求は理由がないからこれを棄却することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官    　中野    哲弘
裁判官    　岡本      　岳
裁判官    　上田    卓哉


平成１６年(ﾈ)第７４５号　不正競争行為差止等請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成１０年(ﾜ)第１６２６２号）
平成１６年１０月１４日　口頭弁論終結
判決
控訴人　　          東洋エンタープライズ株式会社
訴訟代理人弁護士　　伊藤真
補佐人弁理士　    　野原利雄
被控訴人        　　株式会社インディアンモトサイクルカンパニージャ
パン   訴訟代理人弁護士　　佐藤雅巳
同　            　　古木睦美
主文
１　原判決中，控訴人敗訴の部分を取り消す。
２　被控訴人の請求をいずれも棄却する。
３　訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　控訴人
主文同旨
２　被控訴人
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
第２　事案の概要
本件は，１９５０年代以前に米国で人気を博したオートバイのメーカーに由来する，「Indian」又は「IndianMotocycle」などのブランドの使用を巡る紛争である。被控訴人は，遅くとも平成６年５月には，被控訴人とそのライセンシーが衣類その他の商品に付して使用している別紙原告表示目録１ないし３記載の各表示（原告各表示）が，その取引者・需要者の間に周知であり，控訴人が別紙被告標章目録１ないし１７記載の各標章（被告各標章）を付した衣類等の商品を製造販売するなどした行為が，不正競争防止法２条１項１号の不正競争行為に当たるとして，控訴人に対し，同行為の差止め及び損害賠償を請求している。原判決は，被控訴人の原告各表示は，平成６年５月ころ，平成７年６月ないしは１０月ころ，あるいは平成８年においても，被控訴人（原告）の商品等表示として周知であったとは認められないものの，平成１２年１０月ころには，若年男性向けのいわゆるアメリカンカジュアル系のブランドファッション市場において，被控訴人の商品等表示として，需要者の間に広く認識されたものと認められ，被告各標章は原告各表示に類似するから，控訴人の被告各標章を使用する行為は被控訴人の商品と混同を生じさせる行為に該当するとして，不正競争防止法２条１項１号の不正競争行為に当たるものと認め，また，控訴人が主張した先使用の抗弁については，控訴人が被告各標章を「不正の目的でなく使用し」（同法１２条１項３号）たとは認められないと判断し，控訴人に対し，不正競争行為の差止めと損害賠償（請求の一部）を命じたものである。控訴人は，これを不服として，控訴を提起した。当事者の主張は，次のとおり付加するほか，原判決の「事実及び理由」の「第２　事案の概要」，「第３　争点に関する当事者の主張」欄記載のとおりであるから，これを引用する。
当裁判所も，上記の「原告各表示」，「被告各標章」のほか，「原告表示１，２，３」，「被告標章１，２・・・１７」，「原告商標」，「被告商標」，「オリジナル・インディアン社」，「訴外ザンギ」，「訴外カジヤ」，「訴外サンライズ」，「訴外マルヨシ」，「訴外西澤」などの語を，原判決の用法に従って用いる。ただし，原判決が「米国インディアン社」と略称した，訴外ザンギが設立した米国法人「IndianMotocycleCo.,Inc.」は「ザンギ・インディアン社」という。なお，その余の会社名については，株式会社，有限会社を含む正式名称ではなく，略称を用いる。
１　控訴人の当審における主張の要点
(1)被控訴人の商品等表示としての原告各表示の周知性について(ｱ)原判決は，「原告各表示は，平成１２年１０月ころには，原告の商品等表示として周知性を獲得した。」と判断した。しかし，原告各表示と被告各標章中の「IndianMotorcycle」とは，平成７年当時から併存状態にあり，双方ともに周知性を獲得していない。被控訴人の被服等についてのライセンシーであった訴外西澤，プランニングジャパン，ギャロップは，平成１２年１０月ころ，いずれもライセンシー事業から撤退しており（倒産を含む），各商品分野における被控訴人らの販売実績は僅かなものにすぎないのである。
(ｲ)オリジナル・インディアン社は，１９０１（明治３４）年創業の米国オートバイメーカー「INDIANMOTO(R)CYCLECO.,INC.」であり，原告各表示と同一ないし類似の表示を使用して操業し，同表示（以下，オリジナル・インディアン社が使用していた商品表示を「米国インディアンブランド」という。）が米国及び日本などにおいて周知となっていたものの，１９５３（昭和２８）年に操業を停止し，その後解散し，以後，その関係者を含めていかなる事業活動もしていない。訴外ザンギが設立したザンギ・インディアン社は，社名，本店所在地及び社章のいずれも消滅したオリジナル・インディアン社と全く同一であるものの，同社とはいかなる関係もない会社である。ザンギ・インディアン社は，オートバイの製造も，その開発準備行為もしないまま，設立後まもなく倒産している。ザンギ・インディアン社は，投資家から資金を集めてこれを詐取するため，オリジナル・インディアン社と同一の会社であるかのように装い，あるいは，同社と何らかの関係又は継続性があるかのように装った，営業活動の実体のない会社であった。訴外ザンギは，オリジナル・インディアン社及び同社商標に関連して国内外２００人にも及ぶ人々から金員を詐取したとして，平成８年６月５日に逮捕され，米国マサチューセッツ地区連邦地方裁判所により「投獄９０か月，百万ドルを超える詐取金等の返還支払を命ずる」旨の判決を受けたものである。(ｳ)被控訴人は，訴外カジヤが，ザンギ・インディアン社から日本をテリトリーとする米国インディアンブランドを使用し商標登録する権利を譲り受け，被控訴人が，訴外カジヤから，日本において同ブランドを使用し，商標登録する権利及び原告商標に係る商標権を譲り受けた，と主張する。しかし，オリジナル・インディアン社とザンギ・インディアン社とは何の関係もないことは上記のとおりであるから，仮に，訴外カジヤがザンギ・インディアン社から日本をテリトリーとする米国インディアンブランドを使用し，商標登録する権利を有効に譲り受けたとしても，オリジナル・インディアン社の周知著名であった米国インディアンブランドを使用し，商標登録する権限を有するということはできない。控訴人も被控訴人も，オリジナル・インディアン社とは無関係の法人であり，この点に関しては，両社は同等であって，オリジナル・インディアン社が存続時に使用していた米国インディアンブランド又はそれを原型・起源とする商標を，被服等の商標として採択使用することについて，どちらか一方が正当な使用者で，他方が不正な使用者であるとか，一方が他方を冒用したとかといった関係にたつものではない。双方の商標の採択動機やその原型・起源が同じであったということにすぎない。
(2)被告各標章と原告各表示との類否について


被告各標章中，少なくとも，一連の英文字「IndianMotorcycle」を要部とする被告標章４，６，８，１０，１４ないし１７は，原告表示１及び２とは類似しない。
(3)商品又は営業の混同のおそれ
控訴人が使用している被告標章４，６，８，１０，１４ないし１７及び「IndianMotorcycle」又は「INDIANMOTORCYCLE」商標と，原告表示１及び２とは類似しないのであるから，少なくとも，控訴人の上記各標章の使用と原告表示１及び２との関係においては，商品又は営業の混同のおそれはない。そして，控訴人が被告商標及び「IndianMotorcycle」又は「INDIANMOTORCYCLE」商標を長年使用してきた結果，現在では，これらは控訴人の商品等表示として周知となっており，被控訴人らが被告商標に類似する商標を被服等について使用する行為は，被告商標に係る商標権（登録第２６３４２７７号，指定商品第１７類（被服，その他本類に属する商品）。以下「被告商標権」という。）の侵害行為であるとともに，不正競争防止法２条１項１号所定の不正競争行為に該当するのであるから，仮に，控訴人によるこれらの商標の使用が，被控訴人との間で出所の混同を生じさせるおそれがあったとしても，これにつき，控訴人が非難されなければならない理由はない。
(4)商標権行使の抗弁（予備的主張）
控訴人が有する被告商標権は，平成３年１１月５日に出願され，平成６年３月３１日に設定登録されているのであり，この被告商標及びこれと同一性がある「IndianMotorcycle」又は「INDIANMOTORCYCLE」商標の使用は，商標法上の商標権の専用使用権の正当な権利行使であって，違法性はない。
(5)先使用の抗弁（予備的主張）
原判決は，控訴人による被告各標章の使用は，原告各表示の周知性に便乗（フリーライド）することを目的とした不正な使用であるから，不正競争防止法１２条１項３号で規定する先使用には該当しない，と判断した。しかし，控訴人が被告各標章の使用を開始する前に，フリーライドの対象となる周知ないし著名な商標そのものが存在しないのであるから，特別な事情がない限り，控訴人による被告各標章の使用が，不正の目的で使用されたと認定される余地はないはずである。また，被控訴人らがオリジナル・インディアン社と何らかの関係や継続性があったとする事情もないことからすれば，控訴人が被告各標章を「不正の目的でなく使用した」（同法１２条１項３号）ものであることは明らかである。
控訴人は，昭和４０年に設立された株式会社であり，その前身となる「テーラー東洋」及び「港商社」の時代から数えると，６０年近くの歴史を持つ老舗アパレルメーカーである。控訴人は，アメリカンカジュアル衣料専門業者としては日本でも有名であり，原判決がいうような「ブランドビジネスの専門業者」ではない。
原判決は，控訴人が，米国の代表的な一般紙「TheDailyNews」及び「U.S.A.TODAY」において，「インディアン」ブランド復活の動きが報じられた時から約４か月が経過した平成３年（１９９１年）１１月５日に，被告商標を出願していることを「不正の目的でなく使用した」ことを否定する根拠に挙げる。これは，原判決が，上記米国一般紙の記事を読んだ控訴人が，被控訴人らに買い取らせることを目的に被告商標を日本で出願したものと判断したことにほかならない。しかしながら，著名なファッション情報誌あるいはアメリカンカジュアル衣料の専門誌であるならばまだしも，日本人が購入する手段さえ明らかではない米国で発行された一般英字紙を，控訴人が日々購読しているのは当たり前であるかのような原判決の判断は，あまりにも実際とかけ離れたものといわざるを得ない。控訴人は，平成２年の終わりころに，控訴人の評判を知った数百人からなる米国のヴィンテージバイクの愛好家団体から，彼らのバイクジャケットを作るよう依頼されたのが被告商標を採択するきっかけとなったのである。
(6)権利の濫用（予備的主張）
被控訴人による原告各表示の使用は，控訴人の被告商標権を侵害するものである。
このような不法行為によって形成された事実状態を根拠にした不正競争防止法に基づく被控訴人の各請求は，権利の濫用に当たるものであり，法の基本原理からして許されるべきではない。
２　被控訴人の当審における主張の要点
(1)被控訴人らの商品等表示としての原告各表示の周知性について(ｱ)原告各表示は，訴外マルヨシが被控訴人のライセンシーである訴外サンライズから原告各表示のライセンスを受けた平成６年５月，あるいは，訴外西澤が被控訴人から同様に革製ジャケット等について，原告各表示のサブライセンスを受け，また，控訴人が被告各標章の使用を開始した平成７年前半，あるいは，被控訴人から同様に原告各表示のサブライセンスを受けたのが訴外西澤のほかに，兼松日産農林（マッチ），元林（ライター），三竹産業（皮革製財布）に拡大し，控訴人が被告各標章を使用した革製ジャケット等の販売を開始した平成８年中ころには，被控訴人（及びそのライセンシーグループ）の商品等表示として，取引者・需要者に広く認識され周知であった。
(ｲ)ザンギ・インディアン社は，米国インディアンブランドにブランドとしての新たな価値を付与した。訴外カジヤは，ザンギ・インディアン社から，日本における米国インディアンブランドを用いたライセンス事業をする権利を対価を支払って取得した。被控訴人は，訴外カジヤからそのライセンス事業をする権利の譲渡を受けたものである。なお，被控訴人は，ライセンス事業のほかに，ザンギ・インディアン社から米国インディアンブランドのジャケット，Ｔシャツ，帽子等を輸入してその販売もしていた。
(2)被告各標章と原告各表示との類否について
控訴人の主張は争う。
(3)商品又は営業の混同のおそれについて
控訴人は，米国でオリジナル・インディアン社の復活が報じられるや，すかさず被告商標を出願し，その登録を得，被控訴人により，米国インディアンブランドのライセンス事業が開始されるや，すかさず被告各標章を使用したジャケット，Ｔシャツ，帽子，革製ジャケット等の輸入販売を開始したものであり，被控訴人とそのライセンシーグループの業務との混同が生じることは明らかである。
(4)商標権行使の抗弁（予備的主張）について
控訴人の主張は争う。
(5)先使用の抗弁（予備的主張）について
控訴人の主張は争う。
(6)権利の濫用（予備的主張）について
控訴人は，被控訴人による米国インディアンブランドを用いたライセンス事業を妨害する目的で被告商標を出願し，その登録を得たものである。被告商標の登録は，公正な競業秩序を害するものであり，公序良俗に反するものであるから，無効とすべきものである。
第３　当裁判所の判断
当裁判所は，被控訴人の請求は，いずれも理由がないから，棄却すべきものであると判断する。その理由は，次のとおりである。
１　被控訴人の商品等表示としての原告各表示の周知性について(1)以下の各項の括弧内に記載した各証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。