(イ)　ｂは，原告に対し，本件第２代金３３７１万８７５４円の支払に代え，本件第２土地上のｂの共有持分（３４２分の１５０。以下「本件持分」という。）を譲渡する。
(ウ)　ｂは，原告に対し，本件第２土地につき，直ちに平成１２年１１月２８日代物弁済を原因とする持分全部移転登記手続をする。
ウ(ア)　原告は，ｉに対し，本件第１土地につき，錯誤を原因とする所有権移転登記抹消登記手続をする。
(イ)　ｉは，ｂに対し，本件第１土地につき，昭和４４年７月３日売買を原因とする所有権移転登記手続をする。
エ　原告は，本書をもってｂの相続に関する遺留分を放棄する。なお，本件遺留分放棄については名古屋家庭裁判所一宮支部の許可があることを当事者全員が確認する。
オ　当事者全員は，原告が訴外会社の株主でなくなったことを確認する。カ　原告は，本日以降訴外会社の敷地建物に立ち入らず，当事者全員は本件紛争に関する一切の事項について第三者にこれを口外しない。キ(ア)　本和解において，各不動産に関する登記手続費用は各登記名義を取得する者の各負担とし，各不動産に課される公租公課（固定資産税・都市計画税）については，本和解の日までの分は各従前の名義人の，本和解の翌日分以降の分は各登記名義を取得する者の各負担とする。
(イ)　本和解に伴って不動産・株式等一切の財産の名義移転に課される税金については，賦課される名義人がこれを自ら負担することを確認する。ク　原告及びｃらは，その余の請求をそれぞれ放棄する。ケ　原告とｃら，原告と訴外会社との間には，本和解条項に定めるほか何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する。
コ　訴訟費用及び和解費用は，各自の負担とする。
(5)　和解条項の履行
原告は，本件和解の席上において，ｃから本件第１代金として額面合計１億０４５５万２７２３円の小切手を受け取り（乙５），また，平成１２年１２月４日，ｂから本件持分の持分全部移転登記を得た（乙６ないし８）。他方，原告は，本件第１土地につき，平成１２年１１月２８日，錯誤を理由として自己名義の所有権移転登記の抹消登記手続をしている（乙９，１０）。
(6)　原告の収入
原告は，平成１２年中に，ｊ市役所から給与として６３００円，社会保険庁から老齢厚生年金２８７万０９００円を得た。
(7)　課税の経緯
被告が原告に対してした平成１２年分の所得税についての決定及び無申告加算税の賦課決定の各処分（以下「本件各処分」という。），原告がした異議申立て及び審査請求並びに国税不服審判所長がした裁決の経緯は，別紙「本件課税処分の経緯」記載のとおりである。
原告は，平成１４年７月１７日，本訴を提起した。
２　争点及び当事者の主張の要旨
本件和解により原告が取得した本件第１，２代金は，所得税法３３条１項所定の譲渡所得に係る収入に当たるか。
(1)　被告の主張
裁判上の和解は，和解調書に記載されたとおりに当事者双方の意思表示の合致があったものとして成立するものであるから，その解釈は，文言に即して行われるべきである。しかるところ，ａの相続は，昭和４９年１２月１４日に開始し，本件和解までに相当年月が経過していること，相続財産性に争いのある場合に，それに関する確認を何ら行わないまま特定の財産について和解をするような場合には，事後に相続財産性を争点とする訴訟等が提起されると再度の紛争を惹起しかねないことから，通常，和解条項においてその旨確認するか，あるいは遺産分割協議書を別途作成するなどして，この点に関する事後の紛争を防止するための方策を講じるのが通常であるところ，本件和解には，そのような条項や事情は認められない
こと，また，本件第１，
２土地及び本件株式（以下，総称して「本件各財産」という。）以外に，ａの相続財産が何ら存在しなかったとは通常考えられないこと，その反面，本件各事件には，給与支払請求のように，それ自体相続財産といえないものに関する請求が含まれていること，原告は，本件各事件において，本件各財産はいずれも原告の固有財産であり，ａの遺産ではないと主張していること，本件各処分についての異議申立手続における調査の際，原告は，本件各財産を譲渡した趣旨であると答えていること，ａの婚外子が本件和解の当事者となっていないことなどを総合すれば，本件和解が，原告主張のように未分割の遺産の分割協議に当たると解することはできず，それぞれ譲渡により移転したというべきであるから，これにより取得した本件第
１，２代金は，所得税法
３３条１項所定の資産の譲渡による収入というべきである。
(2)　原告の主張
実質的にみて，本件各事件の当事者はいずれもａの相続人であり，その主たる争点は，本件各財産の帰属，すなわち原告の固有財産であるか，ａの未分割の遺産であるかの点にあった。


原告は，本件各事件において，これらは自らが取得したものであると主張していたが，訴外会社やｃらが主張していたとおり，本件株式は，ａがその出資金を出捐したものであるから，実際にはａの遺産であった可能性が極めて高く，本件第１土地も，ａが実際の買主であったが，当時，農地であったため，ｉ名義で購入し，その後，ａに愛人がいた関係で原告名義にしたにすぎないから，実体としてはａの遺産であった可能性が極めて高かった。本件第２土地についても，原告名義の持分は名義上のものにすぎず，真実はａの所有物であった可能性が極めて高かった。したがって，本件和解は，実質上，原告が，本件株式を取得しない代わりに本件第１代金及び本件持分を取得し，かつ，母であるｂの相続に関する遺留分を放棄し，他方，ｃが訴外会社の株式３３２７株を取得し，ｂが訴外会社の株式１０７３株及び本件第１土地を取得することを合意する旨の遺産の分割協議であった。確かに，被告主張のように，ａの未分割の遺産を確定した上で，正式に遺産分割協議を成立させることが望ましいが，そのような形式を取れば，余分な時間と費用を要すること，原告は本件各財産の権利者であると強硬に主張しており，和解で解決するにはそのような原告の主張に配慮せざるを得なかったこと，ａの愛人及び婚外子との関係において，これらがａの未分割の遺産とすることに多少の問題があったこと等の事情により，遺産分割協議ではなく，「譲渡」という形式を取らざるを得なかったのである。したがって，本件和解の実質は，ａの相続財産若しくは相続財産であるとして争われていた本件各財産について，その相続人全員の合意により，これを分割したものであり，遺産分割協議と評価されるべきである。そして，租税は，その実質に基づいて課税すべきものであるから，被告は，本来相続税を課すべきところ，その評価を誤り，譲渡所得を生じたものとして本件各処分をしたのであるから，違法として取り消されるべきである。
第３　当裁判所の判断
１　所得税法３３条１項にいう譲渡所得とは，「資産の譲渡」によって生じた所得，すなわち，有償無償を問わず，資産を移転させる一切の行為によって生じた所得をいい，これに対して，相続税は，「相続又は遺贈に因り財産を取得した」（相続税法１１条）ことを原因として課される資産税であるから，両者は，課税上，明確に区別されなければならないことは当然である。
そこで，本件和解により，原告が取得することとされた本件第１，２代金が，被告主張のように資産の譲渡の対価として取得した財産に当たるか，それとも原告の主張するように遺産分割協議により取得した財産に当たるかについて判断するに，一般に，裁判上の和解は，当事者双方の合意内容が裁判官の面前で述べられ，裁判官による確認という慎重な手続を経て成立するものであるから，和解調書に記載された内容は，当事者双方の合意内容を正確に反映していると考えられる。そして，事実関係を最も正確に認識しているのは当事者であるから，上記合意内容は，特段の事情が認められない限り，当事者が認識している事実関係を前提として，紛争解決のための互譲を行った結果の生成物であると考えられる。したがって，和解調書に
記載された条項は，
通常，当事者による事実関係の認識に裏付けされていると考えられるから，その意義を解釈するに際しては，それが多義的であったり不明確なものでない限り，文言に即して合理的，客観的に行われるべきは当然である。特に，本件和解のように，長期間にわたって訴訟が係属し，深刻な対立が続いた後に成立した和解は，当事者が熟慮を重ねた結果を反映したものと推認できるから，上記の解釈指針がより妥当すると解される。
これを本件について見るに，前記のとおり，本件調書には，ｃが支払う本件第１代金１億０４５５万２７２３円について，原告が「譲渡する」訴外会社の株式３３２７株の「代金」であると明記され，ｂが譲渡する本件持分についても，原告が「譲渡する」訴外会社の株式１０７３株の「代金」の支払に代えるものであると明記されていることに照らすと，本件第１，２代金が原告の有する資産の譲渡の対価たる性質を有することは，その文言に即して理解する限り，疑いを容れる余地はないというべきである。
この点につき，原告は，本件株式は，ａがその出資金を出捐したものであるから，実際にはａの遺産であった可能性が極めて高いと主張するが，本件調書には，本件株式がａの遺産に属することや，上記の各代金が遺産の分割の調整金（若しくは代償金）の性質を有することを窺わせる文言は一切使用されておらず（仮に，本件和解がａの未分割の相続財産を対象とするのであれば，前記のとおり，本件各事件において，本件各財産が相続財産であるか否かが重要な争点になったのであるから，どの財産が相続財産であるかについての確認条項があって然るべきところ，そのような条項は存在しない。），かえって，原告は，本件各事件において，一貫して本件株式が原告固有の財産であると主張していたところ，本件調書上の和解条項は，
まさしくこれに沿っ
た内容となっていることに照らすと，最終的にはｃらも原告の主張を受け入れ，本件和解に際しては原告固有の財産であることの共通認識が形成されていたと推認することができるから，上記主張は採用できるものではない。また原告は，遺産分割協議の形式を取れば，余分な時間と費用がかかること，原告が本件各財産の所有権を主張していたことを配慮せざるを得なかったこと，ａの愛人及び婚外子との関係においてａの未分割の遺産とすることに多少の問題があったこと等の事情により，遺産分割協議の体裁を取らずに，「譲渡」という形式を取らざるを得なかった旨主張するが，乙１４によれば，原告は，異議申立てに伴う被告の調査に対し，本件和解は追いつめられてやむなく成立させたもので，不本意な内容であることを強調しているものの，これが実質的にａの遺産分割協議に当たることを示唆する発言を一切していないことが認められ，この事実に，本件和解には，相続人ではない訴外会社及び利害関係人が加わっていること，かえって，認知済み
の婚外子が加わって
いないこと（乙１８），本件各事件には，遺産をめぐる紛争とは明らかに関係のない給与の支払請求に係る事件が含まれていること，本件和解の内容として，ｂの相続についての遺留分放棄の条項まで含まれていること，各不動産に課される公租公課（固定資産税・都市計画税）については，本件和解の日までの分は従前の名義人の，その翌日以降の分は各登記名義を取得する者の各負担とする旨合意されており，本件和解期日までは従前の名義人の所有であったことを前提としていると解されること，本件和解に伴って不動産・株式等一切の「財産の名義移転に課される税金」については賦課される名義人がこれを自ら負担することが確認されているところ，仮に，遺産分割協議であれば，移転に課される税金という表現になるはずがな


いから，当事者として
は，譲渡に係る税が課されることを予想していたというほかないこと，これらの事情を総合すれば，本件和解は，原告主張のように遺産分割協議の性質を有するものであったと認める余地はなく，本件各財産がそれぞれの名義人の権利に属することを前提として，その譲渡を約することなどにより，紛争を終了させようとしたものであり，その一環として，原告は本件株式をｃ及びｂに譲渡して訴外会社の経営権の所在を明確化し，他方でｃ及びｂはその対価として代金を支払う（ただし，ｂは本件第２土地の持分をもって代物弁済を行う。）ことを合意したと認定するのが合理的であるから，上記譲渡は，譲渡所得税の対象となる資産の譲渡に当たるというべきである。
２　そこで，以上の判断を前提として，原告の平成１２年分の納付すべき所得税額及び無申告加算税額を検討する。
(1)　総所得金額１７７万８１７５円
前記のとおり，原告は，平成１２年中にｊ市役所から給与として６３００円，社会保険庁から老齢厚生年金２８７万０９００円を得ているところ，前者については所得税法２８条２項，４項を，後者については所得税法３５条２項ないし５項をそれぞれ適用して給与所得，雑所得を算出すると，０円及び１７７万８１７５円になる。
(2)　株式譲渡に係る譲渡所得金額　１億３１３５万７９０４円また，前記認定・判断のとおり，原告は，本件和解によりｃ及びｂに譲渡した本件株式（３３２７株と１０７３株）の代金として合計額１億３８２７万１４７７円（１億０４５５万２７２３円と３３７１万８７５４円）を得ており，乙１４によれば，同金額は譲渡の対価として不相当なものでないと認められるところ，譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は，その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とされている（所得税法３８条１項）が，本件株式の取得時におけるその評価額を算出することが困難であるため，所得税法基本通達３８－１６に基づき，総収入金額１億３８２７万１４７７円の１００分の５に相当する６９１万３５７３円をもって取得費の額と認めるべきであるから，これを控除した
所得額は，１億３１３
５万７９０４円となる（なお，乙１１ないし１３によれば，原告が，本件各事件の代理人となった弁護士に対し，相当額の弁護士費用を支払った事実が認められるが，上記弁護士費用は，本件株式の譲渡そのものに対する報酬として支払われたものではなく，本件各事件の提起，遂行，その他紛争解決に関する種々の事務を処理するため，あるいは最終的に紛争が解決されて一定の利益が原告にもたらされたことに対して支払われたというべきであるから，譲渡に必要な費用とはいえない。）。
(3)　所得控除額　９８万２８００円
前記所得金額から控除すべき金額は，原告が平成１２年中に支払った国民健康保険に係る保険料２２万２８００円（所得税法７４条），配偶者控除額３８万円（同法８３条１項），基礎控除の額３８万円（同法８６条１項）の合計額９８万２８００円である。
(4)　課税総所得金額７９万５０００円
(1)の総所得金額から(3)の所得控除額を控除した金額（７９万５３７５円）に，国税通則法１１８条１項の規定を適用して１０００円未満の端数を切り捨てた上記金額が，課税総所得金額となる。
(5)　株式等に係る課税譲渡所得金額１億３１３５万７０００円国税通則法１１８条１項の規定を適用して１０００円未満の端数を切り捨てた上記金額が，課税譲渡所得金額となる。
(6)　算出税額　２６３５万０９００円
課税総所得金額に対する税額は，(4)の金額に所得税法８９条１項を適用して算出した７万９５００円であり，株式等に係る課税譲渡所得金額に対する税額は，(5)の金額に平成１３年法律第６７号による改正前の租税特別措置法３７条の１０第１項の規定を適用して算出した２６２７万１４００円であって，その合計額は２６３５万０９００円となる。
(7)　定率減税額　２５万円
上記金額は，(6)の算出税額２６３５万０９００円に，経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律６条２項の規定を適用して算出した金額である。
(8)　源泉徴収税額　４万７７６３円
原告は，(1)の給与収入について，３１５円の，(1)の年金収入について，４万７４４８円の各所得税を源泉徴収されており，その合計額は４万７７６３円となる。
(9)　納付すべき税額　２６０５万３１００円
上記金額は，(6)の税額から，(7)の定率減税額２５万円及び(8)の源泉徴収税額４万７７６３円を控除した金額に，国税通則法１１９条１項の規定を適用して１００円未満の端数を切り捨てた金額である。
(10)　無申告加算税　３９０万７５００円
原告は，確定申告書を法定申告期限までに被告に提出しなかったものであり，かつ不提出について，国税通則法６６条１項ただし書所定の「正当な理由」が存在したと認めることができないので，原告は，同法６６条１項本文，１１８条３項及び１１９条４項によって算出した無申告加算税を納付する義務がある。以上の検討によれば，原告が納付すべき税額は，本件各処分に係る税額を上回ることが明らかであるから，本件各処分は適法というべきである。３　以上の次第で，原告の請求はいずれも理由がないから，棄却することとし，訴訟費用の負担につき，行訴法７条，民訴法６１条を適用して，主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第９部
裁判長裁判官　　　加　　　藤　　　　幸　　　雄
裁判官      舟　　　橋　　　　恭　　　子
裁判官      富　　　岡　　　　貴　　　美


平成１５年(ワ)第１５４０８号商標権使用差止等請求事件
口頭弁論終結日　平成１５年１０月１５日
判　　　　　決
原           　告　　Ｘ
同訴訟代理人弁護士　　稲　　元　　富　　保
同　　　　　丸　　山　　裕　　司
被　　　　　　　告　　株式会社ラブラドールリトリーバー
同訴訟代理人弁護士　　藤　　本　　知　　哉
同     　　　岡　　田　　　　　淳
同　　　　　飯　　塚　　卓　　也
同　　　　　宮　　谷　　　　　隆
主　　　　　文
１　原告の請求をいずれも棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
１　主位的請求
(1)　原告と被告との間において，原告の有する商標登録第２２０２４４５号に係る商標権について，被告が許諾契約に基づく通常使用権を有しないことを確認する。
(2)　被告は，被服に，別紙被告標章目録(1)記載の標章を付して，譲渡し，引渡し，譲渡若しくは引渡しのために展示若しくは所持し，被服に関する広告に同標章を付して展示し若しくは頒布し，同広告を内容とする情報に同標章を付して電磁的方法により提供してはならない。
(3)　被告は，その所有し，占有する別紙被告標章目録記載(1)記載の標章を付した被服，その広告用パンフレットを廃棄せよ。
２　予備的請求
被告は，被服に，別紙原告商標目録記載の商標及び別紙被告標章目録(2)ないし(8)記載の各標章を付して，譲渡し，引渡し，譲渡若しくは引渡しのために展示若しくは所持し，被服に関する広告に同標章を付して展示し若しくは頒布し，同広告を内容とする情報に同標章を付して電磁的方法により提供してはならない。
第２　事案の概要
（主位的請求）
原告は被告に対し，原，被告間の原告所有の商標登録第２２０２４４５号に係る商標権についての使用許諾契約（以下「本件使用許諾契約」という。）が被告の債務不履行により失効した旨主張して，本件使用許諾契約に基づく通常使用権を有しないことの確認，及び前記商標権侵害を理由とする被告の上記第１，１記載の各行為の差止め等を求めた。
（予備的請求）
仮に，被告が本件使用許諾契約に基づく通常実施権を有するとした場合，原告は被告に対し，被告による別紙被告標章目録(2)ないし(8)記載の各標章（以下，順に「被告標章(2)」，「被告標章(3)」などといい，これらを併せて「被告標章」という。）の使用，又はそれ以外の他の図形等と前記商標との併用的使用が本件使用許諾契約に基づく通常実施権の範囲を超える旨主張して，本件使用許諾契約に基づき被告の上記第１，２記載の行為の差止め等を求めた。１　争いのない事実等（証拠を末尾に掲げない事実は当事者間に争いがない。）
(1)　原告の有する商標権
原告は，次の商標権（以下「原告商標権」といい，その登録商標を「原告商標」という。）を有する（甲１）。
登録番号第２２０２４４５号
出願日昭和６２年１２月２４日
商品の区分第１７類（平成３年政令第２９９号による改正前の商標法施行令第１条別表による区分）
指定商品被服その他の本類に属する商品
登録商標別紙原告商標目録記載のとおり
(2)　本件使用許諾契約の締結
原告と被告との間において，平成１２年３月３１日，東京高等裁判所平成１１年(ネ)第２０５０号事件についての和解（以下「本件和解」という。）が成立し，同和解において，原告商標権についての使用許諾契約（本件使用許諾契約）が締結された。
本件使用許諾契約の内容は，概ね以下のとおりである。ア　原告は，被告に対し，原告商標権につき，本件和解成立の日（平成１２年３月３１日）から，次の条件で，非独占的でかつ譲渡及び再許諾不能な通常使用権を許諾する。
(ア)　期間　原告商標権の存続期間中（更新を含む）
(イ)　対価
ａ　被告が直営する店舗１店舗あたり毎月金１０万円。１か月に満たない場合は日割計算による。
ｂ　被告の直営店は，直営店リスト（省略）記載のとおりである。被告は，新たに直営店を開設する場合には，開店１か月前までに書面をもって原告に連絡しなければならない。直営店を閉店する場合も同様とする。
(ウ)　支払方法
毎月末日限り，原告の指定する銀行預金口座に振込みして支払う。
(エ)　特約
ａ　原告は原告商標権の存続期間の更新手続をする。
ｂ　被告は，原告商標の使用に際しては，平成１２年５月１日から，本件和解のライセンス表示（省略）どおりにライセンス表示を行う。本件和解成立日において，卸売業者あるいは小売業者に販売済みの商品についても，本件和解成立後３か月内に，ライセンス表示一（省略）のとおりにライセンス表示を行う。ｃ　被告は，織りネーム一覧表（省略）記載の織りネームを使用することができる。
ｄ　被告は，原告商標を分離した商標を付した商品を製造，販売しない。
ただし，原告は，平成１２年７月末日までに製造された春夏もの商品であって，商品一覧表（省略）記載の商品に付した標章の使用に対しては平成１３年７月末日までは原告商標権に基づく異議を述べない。また，被告は，前記商品一覧表記載の商品に付した標章が付された商品及び原告商標を分離した商標を付した商品は，平成１３年７月末日までに市場から回収する。


（以下上記ｄ記載の条項を「本件分離禁止条項」という。）イ　本件使用許諾契約は，被告が本件使用許諾契約に定められた債務を履行せず，当該債務不履行が原告による履行を催告する通知後１週間以内に治癒されなかった場合は，上記期間の経過により，通知，催告を要することなく当然に失効する。
ただし，ア(エ)ｄ記載の債務に係る上記催告・治癒期間は１５日とする。
(3)　被告による原告商標，被告標章の使用
被告は，Ｔシャツ等の被服に，原告商標と被告標章とを共に付すなどして販売している。
(4)　原告による被告に対する標章等の分離，併用使用中止申入れア　原告は，被告に対し，平成１５年５月２０日，被告標章のうちの「ＬＡＢＤＯＲ」，「ＬＡＢＲＡ」，「ＬＲ」を使用すること，また，原告商標と被告標章のうちの「ＬＡＢＲＡ」とを同一商品に併用することは，いずれも本件使用許諾契約に違反するので，同契約に基づき，その使用を中止するように申し入れた（以下，この申入れを「使用中止申入れ」という。）。
イ　これに対し，被告は，原告に対し，同年６月３日付けで，被告標章を使用する行為，及び，原告商標と「ＬＡＢＲＡ」とを同一商品に併用する行為は，本件使用許諾契約上禁止されているものではないと回答した。
２　争点
(1)　主位的請求
被告が本件使用許諾契約の債務を履行しなかったことにより，被告通常実施権は失効したか。
(2)　予備的請求
仮に，被告が本件使用許諾契約に基づく通常実施権を有するとした場合，被告による原告商標の使用の態様が，本件使用許諾契約に基づく通常使用権の範囲に含まれるか。
３　争点に関する当事者の主張
(1)　争点(1)（被告の債務不履行の有無）について
（原告の主張）
ア　本件分離禁止条項違反（失効事由１）
(ア)　本件分離禁止条項の趣旨
本件分離禁止条項は，原告商標の一部の文字，図形などをまとまり良く抜き出したり，変形（形態，大文字と小文字の入れ替えなど）して使用すること，及びこれらと原告商標とを併用することを禁止した条項である。このことは，原告が，被告に対し，本件和解において，原告商標と他の文字，図形などと併用された商品の回収を求め，被告がこれに応じていることからも明らかである。
(イ)　被告      の債務不履行行為
ａ　分離商標の使用行為
被告標章(2)，(3)で用いられている「Ｌａｂｒａ」，「ＬＡＢＲＡ」の標章は，原告商標の構成要素から黒文字部分の「Ｌａｂｒａ」の文字部分を抜き出したものである。なお，字体，字種を変更することも分離の範囲内である。また，被告標章(4)ないし(7)で用いられている「ＬＡＢＤＯＲ」，「ｌａｂｄｏｒ」は原告商標の文字部分「Ｌａｂｒａｄｏｒ」から「ｒａ」の部分を除いて抜き出したものである。さらに，被告標章(8)は，原告商標の文字部分「ＬａｂｒａｄｏｒＲｅｔｒｉｅｖｅｒ」の各文字列の頭文字を抜き出したものである。このように，被告標章を使用する行為は，いずれも本件使用許諾契約上禁止されている分離商標の使用行為である。
ｂ　併用行為
被告は，被告標章を原告商標と同一の商品に併用しているが，同行為も，本件使用許諾契約上禁止されている分離商標の使用行為といえる。(ウ)　使用中止申入れによる本件使用許諾契約の失効使用中止申入れは，平成１５年５月２０日被告に到達しており，１５日間の猶予期間を経過した同年６月５日以降は，被告の本件使用許諾契約に基づく通常使用権は当然に失効した。
イ　      １商品１商標使用の義務違反（失効事由２）
(ア)　本件使用許諾契約の趣旨
本件使用許諾契約には，被告が，原告商標と被告自身の所有する商標を併用することを禁じる明文の条項は存在しない。しかし，          商標は品質保証，宣伝・広告機能を有するものであり，商標の価値は，このような機能が備わっていることに由来する。そうすると，他の標章等との併用がされることにより，これらが希釈されたり，ブランドイメージが毀損されるおそれがあることからすれば，１つの商品には１種類の商標を付することが原則である。本件使用許諾契約も，上記原則を当然の前提として締結されているといえる。
(イ)　被告の債務不履行行為
被告は，原告商標を被告自身の登録商標「ＬＡＢＲＡ／ラブラ」の一部又はその変形である「Ｌａｂｒａ」と併用する形で使用したが，同行為は，本件使用許諾契約に基づく通常使用権の範囲を超えており，債務不履行行為に当たる。
(ウ)　本件使用許諾契約の失効
使用中止申入れは，平成１５年５月２０日被告に到達しており，１５日間の猶予期間を経過した同年６月５日以降は，被告の本件使用許諾契約契約に基づく通常使用権は当然に失効した。
ウ　被告の再許諾禁止条項違反の債務不履行（失効事由３）
(ア)　本件使用許諾契約における再許諾の禁止
本件使用許諾契約に基づく被告の通常使用権については，再許諾は許されていない。
(イ)　債務不履行行為
ａ　黙示の再許諾行為
原告の再三の使用中止の申入れにもかかわらず，被告の商品を扱っている販売店が，原告商標を無断で使用している。これは，被告が，原告商標を付した商品を販売するに当たり，原告商標の使用が禁止されていることを告げず，販売先が無断使用することを防止するための措置を講じていなかったからである。このような被告の行為は，販売店に対して，黙示の使用許諾を与えているものと評価される行為であり，再許諾を禁止する条項に違反する。
ｂ　ノイズへの再許諾行為
被告が本件和解において直営店として報告した店舗のうち，「京都店」は，従前「ノイズ」という店名で営業されていた。被告は，京都店の店舗につき，株式会社ノイズから賃借しているので，原告は被告に対して，京都店が，被告の直営店であることを示す資料として，賃料の支払を証する書面の提出を求めたが，被告はこれを拒否した。


これらの経緯に照らすならば，被告の「京都店」は，被告が店舗を借りて営業しているのではなく，株式会社ノイズが実質的な経営を行っていると推認できる。上記被告の行為は，原告商標について黙示の使用許諾を株式会社ノイズに与えていると評価されるから，再許諾禁止条項に違反する。
(ウ)　通知による本件使用許諾契約の失効
上記(イ)の再実施許諾禁止条項違反の債務不履行行為については，訴状をもって通知をしたから，          訴状送達後２週間の期間の経過をもって，被告の本件使用許諾契約に基づく通常使用権は当然に失効した。
エ　まとめ
上記アないしウによれば，被告の本件使用許諾契約に基づく通常使用権は失効しているから，原告は，原告商標権に基づき，被告による原告商標の使用等の差止め等を求める。
（被告の反論）
ア　失効事由１について
(ア)　本件分離禁止条項の解釈
本件使用許諾契約により，製造，販売が禁止されている「原告商標を分離した商標」（分離商標）とは，以下の理由から，原告商標のうち「Ｌａｂｒａｄｏｒ　Ｒｅｔｒｉｅｖｅｒ」の文字部分と犬の図形部分とを分離した商標を意味するのであって，原告商標の文字部分の一部からなる商標を意味するものではない。
すなわち，①原告商標は，文字と図形からなる結合商標であるが，このような結合商標における「分離」とは，文字部分と図形部分の結合を切り離すと解するのが，文言に従った素直な解釈と考えられること，②本件和解において本件分離禁止条項が定められた経緯，③本件使用許諾契約は，商標権侵害差止等請求事件に関する裁判上の和解に基づくものであるが，請求の基礎となった原告商標権の効力が及ぶ範囲を超えた標章の使用までを禁止するような内容の和解をすることは，当事者の合理的意思としてあり得ないこと等の事情から，上記のとおり解釈することが合理的である。
イ　失効事由２について
本使用許諾契約には，原告商標と被告商標を併用することを禁じる条項は存在しない。したがって，被告が被告標章を原告商標と併用することは，債務不履行に当たらない。
ウ　失効事由３について
(ア)　被告は，販売先に対して，明示的にも黙示的にも，原告商標について使用許諾を与えたことはない。
被告は，販売先が原告商標を使用していることを発見した場合には，当該販売先に対し，被告が第三者に対する原告商標の実施許諾権限を有しないことを伝えた上，使用を中止するよう指導している。原告が使用中止を申し入れた株式会社大和商会から相談を受けた際にも，被告は，同社に原告商標の掲示を抹消するよう指導しており，原告に対しても，今後販売先による原告商標の使用行為があった場合には，被告が責任をもって対処する旨申し入れている。(イ)　「直営店」とは，被告が自らの計算で販売を行う店舗を意味する。京都店は，被告の指示により，被告の計算で商品の販売を行い，被告自らが直接に経営している店舗である。また，京都店は本件和解の和解調書において直営店リストに記載されているのであって，本件使用許諾契約上も京都店は被告の直営店であるといえる。
(2)　争点(2)（本件使用許諾契約が存続するとした場合，被告の類似標章の使用行為等の有無）について
（原告の主張）
ア　本件使用許諾契約に基づく類似標章の使用の差止めの可否
(ア)　本件使用許諾契約の解釈について
本件使用許諾契約は，①原告商標に類似する商標（標章）を使用すること，②原告商標を他の文字，図形，その他の標章と同一の商品に併用すること，③原告商標を被告自身の登録商標と併用することを許諾したものではない。仮に，併用使用が分離商標の禁止条項には含まれないため，被告に債務不履行がなかったとした場合であっても，上記のとおり，①原告商標に類似する標章を使用すること，②原告商標を他の文字，図形，その他の標章と同一の商品に併用すること，③原告商標を被告自身の登録商標と併用することは，許諾の範囲に含まれないので，原告は被告に対して，本件使用許諾契約に基づいて，これらの行為の差止めを求めることができる。
(イ)　類似標章の使用行為について
被告標章と原告商標とは，以下のとおり類似する。
ａ　被告標章(2)及び(3)について
(ａ)　原告商標
原告商標は，犬のシルエット図形とこの図形に重ねて「Ｌａｂｒａｄｏｒ　Ｒｅｔｒｉｅｖｅｒ」の英文字を横書きしてなるものであるところ，外観上，「Ｌａｂｒａｄｏｒ」と「Ｒｅｔｒｉｅｖｅｒ」との間に間隔があり，しかも１７文字からなる長い語であるから，同英文字を構成する「Ｌａｂｒａｄｏｒ」と「Ｒｅｔｒｉｅｖｅｒ」とを分離して観察することも多いというべきである。したがって，原告商標からは「ラブラドール」あるいは「ラブラドル」の称呼も生じる。
また，原告商標の構成を見ると，「Ｌａｂｒａｄｏｒ　Ｒｅｔｒｉｅｖｅｒ」の英文字中，犬のシルエット図形と重なっている文字は白抜き文字であり，重なっていない文字は塗り潰し文字であって，「Ｌａｂｒａ」，「ｄｏｒ」，「Ｒｅ」，「ｔｒｉｅｖｅｒ」の各構成文字に分離されるので，原告商標からは，「ラブラ」の称呼が生ずるというべきである。
さらに，ラブラドール・リトリバー犬は「Ｌａｂｒａｄｏｒ」の頭３文字を抜き出した「Ｌａｂ」に対応して「ラブ」とも，また，「ラブラ」とも称呼されることがある。
したがって，原告商標からは「ラブラ」の称呼が生じ得るとともに，「ラブラドール」という犬の観念が生じる。
(ｂ)　被告標章(2)，(3)


他方，被告標章(2)は「Ｌａｂｒａ」の英文字からなり，被告標章(3)は「ＬＡＢＲＡ」の英文字を犬の後ろ向きのシルエット図形に重ね合わせたものである。
これらの被告標章(2)及び(3)からは，「Ｌａｂｒａ」，「ＬＡＢＲＡ」の英文字に対応して「ラブラ」の称呼を生じる。そして，「Ｌａｂｒａｄｏｒ」（ラブラドール）はラブラドール・リトリバー犬を観念させるところ，被告標章(2)及び(3)を構成する「Ｌａｂｒａ」，「ＬＡＢＲＡ」は原告商標の構成要素でもある「Ｌａｂｒａｄｏｒ」の語幹部分であって，原告商標にそのまますべて含まれていること，被告標章(2)及び(3)は原告商標と併用して使用されていること，被告標章(3)では犬のシルエット図形が組み合わされて使用されていることを考慮すると，被告標章(2)及び(3)からは「ラブラドール」という犬が連想される。
取引者，需要者が愛犬家である場合には，被告標章(2)及び(3)に接した場合，その使用態様から「ラブラドール」という犬が連想され，取引者，需要者が一般消費者である場合には，平成６年（１９９４年）から平成１１年（１９９９年）までのラブラドール・リトリバー犬の登録頭数は１０万頭を越えており，接頭語に「ラブラ」と付く犬はラブラドール・リトリバー犬しかないから，一般消費者といえども「ラブラ」という犬から「ラブラ」を冠に抱く犬，すなわち「ラブラドール」という犬が連想される。
また，前述したように，ラブラドール・リトリバー犬は「ラブ」と略称されたり，あるいは「ラブラ」と略称されることもある。したがって，被告標章(2)及び(3)からは「ラブラ」という称呼とともに，「ラブラドール」という犬が連想される。
よって，原告商標と被告標章(2)及び(3)は，その称呼及び観念において類似する。
ｂ　被告標章(4)ないし(7)について
(ａ)　外観の類否
原告商標と被告標章(4)ないし(7)とを対比すると，被告標章(4)ないし(7)は原告商標の構成要素である「Ｌａｂｒａｄｏｒ」の構成文字中の「ｒａ」の文字を構成要素としていない点において相違する。しかし，被告標章(4)ないし(7)を構成する文字「ＬＡＢ」，「Ｌａｂ」，「ｌａｂ」，「ＤＯＲ」，「ｄｏｒ」は原告商標の構成文字にすべて含まれており（大文字と小文字の違いはある。），しかも，各文字の並び順序も同じである。上記の構成上の相違は，原告商標と被告標章(4)ないし(7)の違いを決定付けるものではなく，むしろ，原告商標が併用されていることから，一般消費者の注意力を基準としたとき，両者は外観上も見誤るおそれが存するほどに類似する。
(ｂ)　称呼の類否
原告商標からは「ラブラドール」，「ラブラ」などの称呼が生じる。他方，被告標章(4)ないし(7)は「ＬＡＢＤＯＲ」，「Ｌａｂｄｏｒ」，「ｌａｂｄｏｒ」の英文字を書してなるところ，いずれも「ラブドール」，「ラブドル」などの称呼が生じる。
原告商標と被告標章(4)ないし(7)の称呼を比較すると，一連の称呼のうちの中間の「ラ」音の有無が異なるだけである。そして，被告標章(4)ないし(7)は，一般的に商標の重要な要素である原告商標の構成文字中の接頭語「Ｌａｂ」（ラブ）及び接尾語「ｄｏｒ」（ドール，ドル，ドー）の文字を抜き出しただけのものであり，中間部の「ｒａ」（ラ）の発音上の特質は，両者の称呼上の違いを決定付けるほどのものではなく，むしろ，一般的な消費者の注意力を基準とすると，被告標章(4)ないし(7)をもって「ラブラドール」と誤って称呼することすらあり得る。
(ｃ)　観念の類否
原告商標からは「ラブラドール」という犬が観念ないし想起される。他方，被告標章(4)ないし(7)を構成する「ＬＡＢ」，「Ｌａｂ」，「ｌａｂ」に対応する称呼「ラブ」は，ラブラドール・リトリバー犬の略称として使用されているから，被告標章(4)ないし(7)を構成する頭３文字の「Ｌａｂ」に接した一般消費者は「ラブラドール」という犬を観念する。
(ｄ)　以上を総合すると，原告商標と被告標章(4)ないし(7)は類似する。
ｃ　被告標章(8)について
被告標章(8)が，原告商標と併せて用いられた場合，原告商標の構成要素である「Ｌ」と「Ｒ」とを組み合わせたものであり，ラブラドールという犬の観念が生じる。
したがって，原告商標と被告標章(8)とは類似する。イ　本件使用許諾契約に基づく併用標章の使用の差止めの可否仮に，原告商標と被告標章が類似していないとしても，原告商標と被告標章とを併用して使用することは本件使用許諾契約に基づく使用許諾の範囲を逸脱している。
（被告の反論）
ア　本件使用許諾契約に基づく類似標章の使用の差止めの可否原告商標と被告標章とは，次のとおり，外観，称呼及び観念のいずれの点においても類似しない。
(ア)　被告標章(2)及び(3)について
ａ　外観の類否
原告商標と被告標章(2)及び(3)のうち，文字列部分のみを取り出して比較しても，前者が英文字１７文字であるのに対し，後者が５文字であって，両者は文字列の長さにおいて大きく異なる。
両者は，文字列の長さにおいて大きく相違し，このような相違が存在する以上，被告文字列の外観と原告商標の外観は，被告標章(2)及び(3)の文字列が原告商標と併用される場合があることを考慮しても，なお類似するとはいえない。
ｂ　称呼の類否


被告標章(2)及び(3)に含まれる文字列「ＬＡＢＲＡ」は「ラブラ」と称呼されるのに対し，原告商標は図形部分を除いても「ラブラドールリトリーバー」又は「ラブラドルリトリーバー」と称呼され，これらを対比すると，被告標章(2)及び(3)の文字列の称呼が３音節の少数音であるのに対し，原告商標の文字列の称呼は９音節と前者の３倍もの長さを有するため，一般の取引者に与える称呼上の全体的印象が全く異なり，両者が称呼において紛れるおそれはない。
ｃ　観念の類否
原告商標から生じる観念は，ラブラドール・リトリバー犬として一般的に認知されている。
他方，被告標章(2)及び(3)の文字列「ＬＡＢＲＡ」は，被告の造語であって，需要者等の一般の取引者には全く観念を生じさせない。したがって，被告標章(2)及び(3)の文字列が原告商標と観念を類似させる前提を欠き，両者は観念において類似しない。
(イ)　被告標章(4)ないし(7)について
ａ　外観の類否
原告商標と被告標章(4)ないし(7)のうち，文字列部分のみを取り出して比較しても，前者が英文字１７文字であるのに対し，後者が６文字であり，両者は文字列の長さにおいて大きく異なる。
このような明白な相違が存在する以上，被告標章(4)ないし(7)と原告商標の外観は，被告文字列が原告商標と併用される場合があることを考慮しても，なお類似するとはいえない。
ｂ　称呼の類否
原告商標は，「ラブラドールリトリーバー」又は「ラブラドルリトリーバー」と称呼される。
他方，被告標章(4)ないし(7)に含まれる文字列「ＬＡＢＤＯＲ」は，一般的に認知されている語ではなく，需要者等の一般の取引者には全く知られていない語である。したがって，「ＬＡＢＤＯＲ」という文字列を目にした取引者の用いるであろう称呼は一定せず，称呼としては，「ラブダー」，「ラブドー」，「ラブドール」「ラブドアー」又は「ラブドル」等種々のものがあり得る。両者を比較すると，原告商標における文字列部分が９音節であるのに対し，被告標章(4)ないし(7)における文字列部分が３音節（「ラブドー」又は「ラブダー」）又は４音節（「ラブドール」，「ラブドアー」又は「ラブドル」）であり，いずれも約３分の１の長さにすぎない。
よって，原告商標と被告標章(4)ないし(7)の文字列とは，被告標章(4)ないし(7)の文字列をどのように称呼した場合であっても，一般の取引者に与える称呼上の全体的印象（音感）が明確に異なっており，互いに混同するおそれはない。
ｃ　観念の類否
原告商標がラブラドール・リトリバー犬という明確な観念を有するのに対し，「ＬＡＢＤＯＲ」は，一般的に認知されている語ではなく，被告の造語であるため，被告標章(4)ないし(7)の文字列からは，取引者の間に何らの観念をもたらすことはない。
したがって，被告標章(4)ないし(7)の文字列が原告商標と観念を類似させる前提を欠き，両者の観念が類似することはない。
(ウ)　被告標章(8)について
ａ　外観の類否
原告商標と被告標章(8)のうち，文字列部分のみを取り出して比較しても，前者が英文字１７文字であるのに対し，後者がわずか２文字であり，両者は文字列の長さにおいて大きく異なる。このような明白な差異が存在する以上，被告標章(8)と原告商標の外観は，被告標章(8)の文字列が原告商標と併用される場合があることを考慮しても，なお類似するといえない。
ｂ　称呼の類否
被告標章(8)に含まれる文字列「ＬＲ」は「エルアール」と称呼される。原告商標の文字列と被告標章(8)とを比較すると，原告商標の文字列は９音節であり，前者が４音節の少数音であって，長さにおいても大きく相違するのみならず，両者において共通する音は「ル」の一文字のみでその他に共通点は存在しない。したがって，一般の取引者に与える称呼上の全体的印象が全く異なり，両者が称呼において紛れるおそれがないことは明らかである。
ｃ　観念の類否
原告商標がラブラドール・リトリバー犬という明確な観念を有するのに対し，被告標章(8)の文字列「ＬＲ」は，一般的に認知されている語ではなく，需要者等の一般の取引者には全く知られていない語である。これは被告による造語であり，被告文字列からは，我が国における取引者の間に何らの観念をもたらすことはない。
したがって，被告標章(8)の文字列が原告商標と観念を類似させる前提を欠き，両者の観念が類似することはあり得ない。
イ　本件使用許諾契約に基づく類似標章の使用の差止めの可否本件使用許諾契約には原告商標と被告自身の商標を併用することを禁じる条項は存在しない。したがって，「Ｌａｂｒａ」等の文字列を原告商標と併用する被告の行為は，本件使用許諾契約に違反することはなく，この点の原告の主張は理由がない。
第３　争点に対する判断
１　争点(1)について
(1)　失効事由１について
ア　原告は，本件分離禁止条項は，①原告商標の一部の文字，図形などをまとまり良く抜き出したり，変形（形態，大文字と小文字の入れ替えなど）して使用すること，及び，②これらと原告商標とを併用することを禁止した条項である旨主張する。
そこで，本件分離禁止条項の意義について検討する。
イ　事実認定
第２の１「争いない事実等」，弁論の全趣旨及び証拠（乙１，１４）によれば，以下のとおりの事実が認められる。
(ア)　本件分離禁止条項には，被告において「原告商標を分離した商標を付した商品」の製造，販売をしない旨が，例外として，原告において，「商品一覧表に記載のある商品」については，被告の販売に異議を述べない旨が，さらに，被告において，「原告商標を分離した商標を付した商品」等につき，所定の期限までに市場から回収する旨が，それぞれ規定されている。なお，「分離」の意義についての定義はない。
(イ)　本件分離禁止条項において，例
外として販売が認められた商品一覧表記載の商品は，以下のとおり，ジャンパー等を除いて，いずれも原告商標の「図形部分」と「文字部分」とが分離された標章を付した商品である。


すなわち，上記商品一覧表記載の商品には，「ＬＲ」のロゴの入ったパーカー，半袖シャツ，Ｔシャツ，「ＬＡＢＲＡＤＯＲ」のロゴの入った半袖シャツ，Ｔシャツ，ジャンパーが含まれ，このうち，「ＬＡＢＲＡＤＯＲ」のロゴの入ったジャンパー等を除き，パーカーには「ＬＲ」のロゴの下に「ＬａｂｒａｄｏｒＲｅｔｒｉｅｖｅｒ」の文字のみが付され，また，Ｔシャツには，図形部分のみが付され，いずれも原告商標の「文字部分」と「図形部分」が分離された標章を付した商品である。
(ウ)　本件使用許諾契約において，本件分離禁止条項が規定された経緯は，以下のとおりである。すなわち，本件和解手続の昀終段階に至って，被告は，原告に対し，①原告商標の「Ｌａｂｒａｄｏｒ　Ｒｅｔｒｉｅｖｅｒ」の文字部分と犬のシルエット図形部分とを分離して，他の文字又は図形と組み合わせて使用すること，②当時，原告が商標登録出願をしていた「Ｌａｂｒａｄｏｒ　Ｒｅｔｒｉｅｖｅｒ」の文字商標を使用することを申し入れた。しかし，原告は，被告の申入れを拒否し，この点を明らかにするため，本件使用許諾契約中に，本件分離禁止条項を追加することとした。
(エ)　ところで，上記ジャンパー等については，「ＬＡＢＲＡＤＯＲ」又は「Ｌａｂｒａｄｏｒ」のロゴのみが付され，原告商標の図形部分，文字部分のいずれも付されていなかったが，被告代理人において，原告から，上記出願中の「Ｌａｂｒａｄｏｒ　Ｒｅｔｒｉｅｖｅｒ」の文字商標等と類似するなどとして，権利行使されることを懸念して，念のため，上記の期限までは，確実に販売できることを明らかにする趣旨で，上記商品一覧表記載の商品に記載した（乙１）。(オ)　原告は，前訴（東京高等裁判所平成１１年(ネ)第２０５０号事件）において，被告が本件和解成立当時，既に「Ｌａｂｒａ」のロゴの入ったＴシャツ，「ＬＲ」のロゴの入ったパーカー，「ＬＡＢＤＯＲ」のロゴの入ったトレーナー等を販売していたことを認識していた。すなわち，上記の点は，前訴において，被告がこれら商品が掲載された被告カタログを証拠として提出していたことから明らかである（乙２）。
また，被告は，本件使用許諾契約締結以前において，既に指定商品を被服等とし，「ＬＡＢＲＡ」と「ラブラ」を上下に併記したもの（乙１３の４）及び指定商品を敷物等とし，「ＬＡＢＤＯＲ」と「ラブドー」を上下に併記したもの（乙１４の４）についての商標登録出願をしていた。
(カ)　本件分離禁止条項及び本件使用許諾契約中の他の規定において，被告が原告商標又は原告商標の構成要素と他の文字，図形などとを同一商品で併用することを禁止する明文の定めはない。また，本件使用許諾契約締結の過程において原，被告間で，被告が原告商標又は原告商標の構成要素と他の文字，図形などとを同一商品で併用することを禁止することが話題となったり，協議をした事実も認められない（乙１）。
ウ　判断
上記(ア)ないし(カ)の事実を総合すると，本件分離禁止条項は，結合商標である原告商標のうちの「文字部分」と「図形部分」を分離して使用することを禁止した趣旨と解すべきであり，原告商標の一部の文字，図形などをまとまり良く抜き出して使用することを禁止した趣旨と解することはできず，また，被告が原告商標又は原告商標の構成要素と他の文字，図形などとを同一商品で併用することを禁止した趣旨と解することもできない。
したがって，この点の原告の主張は失当である。
(2)　失効事由２について
ア　原告は，①１つの商品には１種類の商標を付するのが原則であること，②商標の併用によって，原告商標のブランドイメージ等が希釈化されたり，また，被告標章(4)ないし(7)が第三者の商標と類似するため，このような標章と本件標章とを併用すると，原告商標の有するブランドイメージ等が害されたりすることから，本件使用許諾契約においては，原告商標と被告の商標又は標章とを併用することが禁止されていたと解すべきである旨主張する。
しかし，原告の主張は，以下のとおり採用できない。
すなわち，本件使用許諾契約において，被告が原告商標と被告の商標又は標章とを併用することを禁止する旨の条項は，設けられていないこと，本件和解の過程で，原，被告間において，被告が原告商標又は原告商標の構成要素と他の文字，図形などとを同一商品で併用することが制約されるべきか否かにつき協議された形跡はないこと等の事実が認められ（乙１，弁論の全趣旨），これらによれば，本件使用許諾契約において，被告が原告商標と被告の商標又は標章とを併用しないという約定がされたと解することはできない。
(3)　失効事由３について
ア　原告は，本件使用許諾契約に基づく通常使用権は再実施許諾不能の権利であるにもかかわらず，被告は，原告商標を無断使用している販売店に，原告商標の使用が禁止されていることを告げず，原告商標の使用を防止する措置を採っておらず，これは実質的に黙示に原告商標の使用を許諾しているといえる旨主張する。しかし，原告の主張は，以下のとおり理由がない。
すなわち，被告が，原告商標を無断使用している販売店に対し，原告商標の使用が禁止されている旨を告げる義務を負うとする根拠はない。また，被告が，そのような販売店に対し，原告商標の使用が禁止されていることを告げなかったというだけで，被告が黙示の使用許諾を与えていると評価することは到底できない。


のみならず，証拠（甲８，乙４）によれば，被告は，前記株式会社大和商会に対し，被告が第三者に対し原告商標の実施許諾をする権限を有しないことを伝えて，原告商標の使用を中止するよう指導したため，同社は，原告商標の掲示を中止したこと，また，被告は，原告に対し，被告取引先による原告商標の使用行為があった場合には，当該取引先に連絡する旨申し入れたこと等の事実が認められ，上記によれば，被告が，販売店等に対し，黙示に原告商標の使用を許諾したものと認めることはできない。
イ　原告は，本件使用許諾契約では直営店として報告されていた京都店について，被告は，従前の経営主体であった株式会社ノイズから店舗を賃借しているにもかかわらず，賃料の支払を証する書面の提出を拒んでいることに照らすならば，京都店は，実際の経営主体は被告ではなく株式会社ノイズであって，被告が，株式会社ノイズに対して黙示の使用許諾を与えていると評価できるから，再許諾を禁止する条項に違反する旨主張する。
しかし，    原告の主張は，以下のとおり理由がない。すなわち，被告が，京都店に商品を納品する際には，卸先に対して発行する納品書とは異なり，被告内部の店舗間で商品を移動する際に使用する納品書を使用していること（乙５，１６），クレジットカード売上票には，被告の名称が加盟店欄に記載されていること（乙６），被告の会計帳票中の補助科目における京都店の売上は，他の直営店同様に「京都売上」という補助科目に記帳され，卸先の売上についての補助科目である「卸売上高」とは，明確に区別した仕訳がされていること（乙１６，１７の１ないし１１，乙１８の１ないし１１）などの事実が認められる。
上記の事実によれば，京都店は被告の直営店であると認定することができ，原告の主張は採用することができない。
(4)　以上のとおりであり，被告に本件使用許諾契約についての債務不履行があったと認めることはできず，したがって，本件使用許諾契約が失効したということはできないから，原告の主位的主張は理由がない。
２　争点(2)（予備的請求）
原告は，本件使用許諾契約が存続するとした場合，被告による標章の使用行為等が，本件使用許諾契約に基づく通常使用権の範囲を超えると主張するので，この点について判断する。
(1)　            本件使用許諾契約に基づく類似標章の使用の差止めの可否に
ついて
当裁判所は，以下のとおりの理由から，被告標章は原告商標に類似しないと判断する。
ア　被告標章(2)及び(3)について
(ア)　外観の類否
原告商標は，左方向を向いて立つ犬のシルエット図形部分と「Ｌａｂｒａｄｏｒ　Ｒｅｔｒｉｅｖｅｒ」の英文字１７文字を一連に横書きした部分とが結合した商標である。
これに対し，被告標章(2)は，「Ｌａｂｒａ」の英文字５文字を別紙被告標章目録(2)の書体で横書きしたものである。両者を対比すると，語頭部分が共通するものの，原告商標には犬の図形部分があること，また，文字数，文字列の長さも異なることに照らすと，両者は外観において類似しない。また，被告標章(3)は，座った犬の後ろ側のシルエット図形部分と「ＬＡＢＲＡ」の英文字５文字とを別紙被告標章目録(3)の態様で結合したものである。両者を対比すると，両者は，文字部分の語頭部分が共通するものの，犬の図形部分の形状は異なるほか，文字数が異なることに照らすと，両者は外観において類似しない。
(イ)　称呼の類否
前記のとおり，原告商標は，左方向を向いて立つ犬のシルエット図形部分と「Ｌａｂｒａｄｏｒ　Ｒｅｔｒｉｅｖｅｒ」の英文字１７文字を一連に横書きした部分とが結合した商標であり，「ラブラドールリトリーバー」又は「ラブラドルリトリーバー」の称呼を生ずる。
これに対し，被告標章(2)は，「Ｌａｂｒａ」の英文字５文字を別紙被告標章目録(2)の書体で横書きしたものであり，また，被告標章(3)は，座った犬の後ろ側のシルエット図形部分と「ＬＡＢＲＡ」の英文字５文字とを別紙被告標章目録(3)の態様で結合したものであり，「Ｌａｂｒａ」又は「ＬＡＢＲＡ」は造語であることから，これに接する需要者は被告標章(2)及び(3)を未知の英単語として認識するものと解され，そうすると，被告標章(2)及び(3)から，英語的に発音された場合の「ラブラ」との称呼を生ずるものと認められる。
そうすると，被告標章(2)及び(3)は，原告商標の語頭部分の音と共通するものの，音節数が異なり，称呼において相違する。この点，原告は，前記のとおり，原告商標について，「ラブラ」と称呼することがある旨主張する。
しかし，「Ｌａｂｒａｄｏｒ　Ｒｅｔｒｉｅｖｅｒ」は，ラブラドール・リトリバー犬という意味を有するから，一般の需要者において，その一部の格別の意味を有しない「Ｌａｂｒａ」という称呼が生ずるものとは認められない。なお，証拠（甲２６）によれば，ラブラドール・リトリバー犬を愛好する一部の愛犬家の間では，ラブラドール・リトリバー犬の愛称として「ラブラ」との称呼が用いられていることもうかがわれるが，このことから，直ちに，一般需要者の間において，原告商標から「ラブラ」の称呼が生ずるとの事実を認めることはできず，他にこれを認めるに足りる証拠はない。
(ウ)　観念の類否
原告商標からは，ラブラドール・リトリバー犬の観念が生ずるものと認められる。
これに対し，被告標章(2)及び(3)は造語であり，特定の観念は生じない。
この点，原告は，被告標章(2)及び(3)は，原告商標と併用されており，また，被告標章(3)は犬のシルエット図形が組み合わされていることから，被告標章(2)及び(3)からは，ラブラドール・リトリバー犬の観念が生じる旨主張し，証拠（甲４）によれば，被告標章(2)及び(3)が，被告の販売するＴシャツにおいて，原告商標と併用されていることが認められる。


しかし，上記Ｔシャツにおける被告標章(2)及び(3)の文字の大きさ（被告標章(3)においては併せて図形部分の大きさ）や書体，原告商標の大きさやそれとの位置関係などからすると，被告標章(2)及び(3)は，併用している原告商標から独立した標章として認識し得るものと認められる。そうすると，文字部分のみからなる被告標章(2)からラブラドール・リトリバー犬の観念が生じるものと認めることはできない。
また，被告標章(3)の文字部分が造語であること，組み合わされた犬の図形は格別特徴のない犬のシルエットであることからすると，被告標章(3)について，一般の需要者がラブラドール・リトリバー犬を観念するとも認め難い。したがって，原告商標と被告標章(2)及び(3)とは観念において相違するというべきである。
なお，前記のとおり，ラブラドール・リトリバー犬を愛好する一部の愛犬家の間では，ラブラドール・リトリバー犬の愛称として「ラブラ」との表記が使用されることがあるが，このことから直ちに，被告標章に接する一般の需要者が，被告標章からラブラドール・リトリバー犬を連想するとは認められず，他にこれを認めるに足りる証拠はない。
イ　被告標章(4)ないし(7)について
(ア)　外観の類否
前記のとおり，原告商標は，左方向を向いて立つ犬のシルエット図形部分と「Ｌａｂｒａｄｏｒ　Ｒｅｔｒｉｅｖｅｒ」の英文字１７文字を一連に横書きした部分とが結合した商標である。
これに対し，被告標章(4)ないし(7)は，「ＬＡＢＤＯＲ」，「Ｌａｂｄｏｒ」，「ｌａｂｄｏｒ」の英文字６文字を，別紙被告標章目録(4)ないし(7)記載の各書体で横書きした標章である。両者を対比すると，語頭の「Ｌａｂ」と中間の「ｄｏｒ」が共通しているが，原告商標には犬の図形が使用されているほか，原告商標が１７文字であるのに対し，被告標章(4)ないし(7)は６文字であり大きく異なること等に照らせば，両者は，外観において，類似しない。なお，証拠（甲４，５。枝番号の記載を省略した。）によれば，被告は，被告の販売するＴシャツにおいて，被告標章(4)ないし(7)を他の文字や図柄と併せて使用していると認められるが，文字の大きさや書体，他の部分との位置関係などから，被告標章(4)ないし(7)は，併用している他の文字や図柄から独立した商標として認識し得るものと認められるので，原告商標と被告標章(4)ないし(7)との外観の類否は，原告商標と被告標章(4)ないし(7)とを対比すれば足りると解すべきである。
(イ)　称呼の類否
前記のとおり，原告商標が，「ラブラドールリトリーバー」ないしは「ラブラドールリトリバー」の称呼を生ずるものと認められる。これに対し，被告標章(4)ないし(7)は，「ＬＡＢＤＯＲ」，「Ｌａｂｄｏｒ」，「ｌａｂｄｏｒ」の英文字６文字を別紙被告標章目録(4)ないし(7)記載の書体で横書きした標章であり，造語であることから，これに接する需要者は被告標章を未知の英単語として認識するものと解される。そうすると，被告標章(4)ないし(7)からは，英語的に発音された場合の「ラブドー」との称呼を生ずるものと認められる。そうすると，原告商標と被告標章(4)ないし(7)とは，語頭の「ラブ」の音が共通するものの，他方，文字数が大きく異なり音節数も異なることからすれば，原告商標と被告標章(4)ないし(7)とは，称呼において相違する。なお，証拠（甲２７ないし３４。枝番の記載を省略した。）によれば，ラブラドール・リトリバー犬を愛好する一部の愛犬家の間では，ラブラドール・リトリバー犬の愛称として「Ｌａｂｄｏｒ」との表記や「ラブドル」との称呼が用いられていることもうかがわれるが，このことから，直ちに，一般需要者の間において，被告標章(4)ないし(7)から「ラブドル」の称呼が生じているとの事実を認めることはできず，他にこれを認めるに足りる証拠はない。
(ウ)　観念の類否
前記のとおり，原告商標からは，ラブラドール・リトリバー犬との観念が生ずるものと認められる。これに対し，被告標章(4)ないし(7)は，造語であるから，特定の観念は生じない。
したがって，原告商標と被告標章(4)ないし(7)は，観念において相違する。
なお，前記のとおり，ラブラドール・リトリバー犬を愛好する一部の愛犬家の間では，ラブラドール・リトリバー犬の愛称として「Ｌａｂｄｏｒ」との表記が使用されることがあるが，このことから直ちに，被告標章(4)ないし(7)に接する一般の需要者が，被告標章(4)ないし(7)からラブラドール・リトリバー犬を連想するとは認められず，他にこれを認めるに足りる証拠はない。
ウ　被告標章(8)について
(ア)　外観の類否
前記のとおり，原告商標は，左方向を向いて立つ犬のシルエット図形部分と「Ｌａｂｒａｄｏｒ　Ｒｅｔｒｉｅｖｅｒ」の英文字１７文字を一連に横書きした部分とが結合したものである。これに対し，被告標章(8)は，アルファベットの「Ｌ」と「Ｒ」を別紙被告標章目録(8)の書体で横書きした標章である。両者を対比すると，語頭部分が共通するものの，原告商標には犬の図形部分があること，また，文字の形態，文字数が異なることに照らすと，両者は外観において類似しない。
(イ)　称呼の類否


平成１２年(ネ)第６２５２号　商標権侵害差止等請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成１０年(ワ)第９５２４号）　　　　　　平成１４年１０月２４日口頭弁論
終結
判　　　　決
控訴人（被告）　　　　　　　　株式会社アウトバーン
控訴人（被告）　　　　　　　　株式会社ピート
控訴人ら訴訟代理人弁護士　　　志知俊秀、藤本圭子
被控訴人（原告）　　　　　　　ベアー　ユー　エス　エー　インコーポレー
テッド
訴訟代理人弁護士　　　　　　　吉武賢次、神谷巖
訴訟復代理人弁護士　　　　　　宮嶋学
補佐人弁理士　　　　　　　　　菊地栄
主　　　　文
原判決中、控訴人らの敗訴部分を取り消す。
被控訴人の控訴人らに対する請求をいずれも棄却する。控訴人らと被控訴人との間に生じた訴訟費用は、第１、２審を通じて被控訴人の負担とする。
本判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　控訴人ら
原判決を取り消す。
被控訴人の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は第１、２審を通じて被控訴人の負担とする。
２　被控訴人
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
第２　事案の概要
１　本件は、ゴシック体のアルファベットで「ＢｅａＲ」と横書きしてなる別紙商標目録記載の商標（本件商標）についての商標権（本件商標権：登録第２６６７３１８号、指定商品旧１７類「被服、布製身回品、寝具類」、平成３年１０月１６日出願、平成６年５月３１日設定登録、平成８年７月８日株式会社フルーツから被控訴人への移転登録。）を有する被控訴人（一審原告）が、控訴人ら及び控訴外豊島株式会社（一審被告ら）に対し、「Ｂｅａｒ」、「ＢＥＡＲ」、「ベアー」等の文字を横書き又は縦書きした態様の別紙控訴人標章目録記載の標章(1)ないし(19)（以下、各標章を単に「控訴人標章」という。）の使用の差止め等を求めるとともに、商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償を請求した事案である。原判決は、被控訴人の控訴人らに対する控訴人標章使用の差止め及び同標章を付した被服の廃棄請求、並びに控訴人ら及び控訴外豊島株式会社に対する損害賠償請求の各一部を認容し、これを不服とする控訴人らから本件控訴がされた。２　本件において争いのない事実等、争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり当審における当事者の主張を付加するほかは、原判決の事実及び理由欄の「第二　事案の概要」のとおりであるから、これを引用する（ただし、控訴外豊島株式会社に関する部分（原判決９頁２行ないし７行、１２頁３、４行、１３頁６、７行、１９頁３行ないし８行、及び２２頁１０行ないし２３頁８行まで）を除く。）。
【控訴人らの主張】
（１）本件商標の類似範囲
ア　本件商標（ＢｅａＲ）は、大文字の「Ｂ」、小文字の「ｅ」、「ａ」及び大文字の「Ｒ」からなる特異な綴りのものであり、単なる「ＢＥＡＲ（Ｂｅａｒ、ｂｅａｒ）」（「熊」等を意味する語）とは区別される。本件商標の出願人株式会社フルーツも、審査段階における拒絶理由通知に対して、本件商標（ＢｅａＲ）が特異な綴りであることを強調し、本件商標と引用商標「ＧＯＬＤＢＥＡＲ」「ＧＯＬＤＥＮ　ＢＥＡＲ」等との間に称呼及び観念の共通性はないと主張することによって、商標登録を受けた経緯がある。この出願人の主張を容れて本件商標が登録された経緯からすれば、本件商標権の権利範囲は、上記出願人の主張に沿って解釈されるべきである。
また、本件商標の指定商品である被服等の分野においては、アルファベットの「ＢＥＡＲ（Ｂｅａｒ、ｂｅａｒ）」又は片仮名文字の「ベア（ー）」を含む商標や熊の図形商標が多数登録されているから、「ＢＥＡＲ（Ｂｅａｒ、ｂｅａｒ）」や「ベア（ー）」は、それ単独では自他商品識別機能がなく、これに他の文字なり図形なりが付け加わってはじめて、識別力が生じているというべきである。現実の取引においても、「ＢＥＡＲ（Ｂｅａｒ、ｂｅａｒ）」や「ベア（ー）」は、被服等の商品について、単独で使用される場合も含めて、多数使用されているから、単にこれらの文字（及びそこから生じる称呼・観念）のみによって識別されているわけではない。商標法２条の商標の概念は、商標が自他商品識別機能を有することを前提としているというべきであるから、登録商標の権利範囲を決するに当たっても、自他商品識別機能を有しない標章については公有のものとして権利範囲から除かれるべきである。
要するに、本件商標の構成それ自体、並びに本件商標権登録前後の状況及び本件商標権の出願経過等からして、本件商標と類似する商標の範囲は非常に狭く、「ＢｅａＲ」の文字部分に限られるのであって、①「熊」等を意味する英単語を想起させない、アルファベットの「Ｂ」（大文字）、「ｅ」（小文字）、「ａ」（小文字）、「Ｒ」（大文字）という特異な配列によって構成され、②「ベアー」ないし「ビール」の称呼しか生じさせない標章のみが本件商標と類似するというべきである。
控訴人標章は、これらの条件を満たさないから、本件商標と類似する標章とはいえない。


イ　取引において、控訴人標章を付した控訴人らの商品と本件商標を付した商品との間で出所の誤認・混同は生じない。
すなわち、「ＢＥＡＲ（Ｂｅａｒ、ｂｅａｒ）」や「ベア（ー）」が被服等の商品について多数使用されているという取引の実情に照らすとき、控訴人の商品の購入者や取引者が単に「Ｂｅａｒ」、「ベア（ー）」等の標章によって商品の出所を識別しているのでないことは明らかである。
控訴人らは、控訴人標章を付して販売した商品には、すべて、権利者からライセンスを受けた別紙控訴人商標目録記載の(1)又は(2)の商標（登録第３３３５６９９号及び登録第３３３５７００号。以下、両者を区別せずに、単に「控訴人商標」という。）又はこれらの控訴人商標から「SNOW　BOARDS」、「SURF　BOARDS」の文字を除いたシンボルマークを、商品の襟ネームに表示し、かつ、控訴人らの商号とともに商品タグに記載するなどして出所を明示している。控訴人らの商品の広告にも、同様に、目立つところに必ず控訴人商標を印刷し、商品の出所として、控訴人らの商号及び当時の日本におけるマスターライセンサーであったサクラ・インターナショナルの名称を記載していた。控訴人標章は、商品に付されている場合にはデザインの一部として、広告に使用されているときは控訴人商標の名称として、使用されているにすぎないものであって、いずれも、単独で出所を表示しているものではあり得ない。
控訴人商標は、１９７６年に製作された映画「ビッグ・ウェンズデー」で用いられて以来、米国のヴァルキリー社による世界的商品化がなされたもので、日本においても同社のライセンスの下に、１９８０年代からサーフボード、Ｔシャツ等の衣類について宣伝・広告活動、商品展開が本格化した。その結果、控訴人商標は、サーフブランドとして周知性・著名性を獲得している。
他方、被控訴人は、横向きの熊の図形の長く伸ばした尾部に「Bear」の文字を大きく表し、その右横に縦書きのUSAを付加するなどした標章（別紙被控訴人商標目録参照）や、「Bear　USA」、「BEAR　USA」などの標章（以下、これらをまとめて「被控訴人Bear　USA商標」という。）を使用して、主としてダウンジャケットの商品展開を図ってきており、本件商標を、一切、その商品に付して使用していない。このように、ヴァルキリー社のブランドと被控訴人のブランドとは、ブランドイメージが全く異なる。両社の商品（両社のライセンシーによって販売される商品）は、日本における衣類の取引業者、消費者において明確に区別されており、そこに誤認混同の生じる余地はない。
（２）先使用権の抗弁
「ＢＥＡＲ」、「Ｂｅａｒ」及び「ベア（ー）」等の標章は、本件商標の出願前から、控訴人商標の称呼あるいは観念として、ヴァルキリー社のライセンス又はライセンス事業を表示するものとして需要者の間に広く認識されていた。したがって、ヴァルキリー社のライセンスの下に控訴人らが控訴人標章の「ＢＥＡＲ」、「Ｂｅａｒ」、及び「ベア（ー）」等を使用する行為は、商標法３２条の規定による先使用権に基づくものとして、本件商標権の侵害を構成しない。
（３）権利濫用等
被控訴人は、①出願経過からしてその権利範囲をきわめて狭く解釈すべき本件商標（ＢｅａＲ）を平成８年に譲り受けたことを奇貨として、②本件商標を被控訴人の商品に全く使用していないのにもかかわらず、③被服の分野において以前からヴァルキリー社の商標として周知性を獲得しており、あるいは、自他識別機能を有していないほど一般的に用いられている「ＢＥＡＲ（Ｂｅａｒ、ｂｅａｒ）」や「ベア（ー）」に対してまで、商標権を行使するものである。かかる商標権の行使は権利濫用であって許されるものではない。
（４）損害額
原判決は、本件商標の使用料相当額を、控訴人標章が商品に付された場合は、商品販売額の１．５％、広告に使用された場合は商品販売額の０．５％と認定したが、この認定は、①控訴人標章と本件商標との類似性は、仮に認められるとしても、弱いものであること、②控訴人標章は、本件商標登録出願前から、ヴァルキリー社のライセンス商品あるいはライセンス事業を表示する商標として周知性を獲得していたこと、③取引者・需要者において、控訴人標章を付した控訴人らの商品と被控訴人の商品につき、出所の誤認混同を生じる可能性がないことを看過している。上記①ないし③の事情を考慮すれば、損害賠償額としての使用料の率は原判決の認定するような高率になるはずがない。
【被控訴人の反論】
控訴人らの主張は、原審における主張の繰り返しにすぎず、いずれも理由がない。
（１）商標の類否
控訴人標章の「Ｂｅａｒ」、「ＢＥＡＲ」、「ベアー」等がいずれも本件商標の指定商品との関係で自他商品識別力を有することは明らかである。本件商標権の登録の前後を通じて「ベア」、「Ｂｅａｒ」、「熊」などの前後に他の語が付加された商標の登録が多数認められている事実は、全体として別異の商標として認識（称呼、観念）されれば、それぞれ非類似の商標として認識されると特許庁で判断されたことを意味するにすぎない。
また、商標の類否を判断するに当たって取引の実情等を考慮することがあるとしても、商品タグにサクラ・インターナショナルの名称が付加されている等の商標それ自体の構成とは全く関係のないの外部事情を、商標それ自体の類否の判断に当たり考慮することは許されない。また、ブランドイメージが異なるからといって誤認混同の生じる可能性がないとはいえない。
被控訴人及びそのライセンシーが本件商標を使用していることは商品（Ｔシャツ）を撮影した写真（甲２８）や新聞広告（甲２９）から明らかである。
（２）先使用権
控訴人標章(1)ないし(19)はいずれも控訴人商標(1)及び(2)とは全く異なるから、先使用権の主張は理由がない。
（３）権利濫用等
本件侵害行為の当時、被控訴人が実際に使用していた商標の態様の多くが本件商標（ＢｅａＲ）と異なるとしても、被控訴人は本件商標と同一の称呼、観念を生じる商標を使用していたのであるから、権利行使には合理的理由がある。権利濫用の主張は失当である。
（４）損害額
控訴人らの行為によって被控訴人は大きな損害を蒙っており、その損害は原判決の認定した損害額では到底填補されない。
第３　当裁判所の判断


１　本件において争いのない事実、証拠（括弧内に挙示。枝番省略）及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
（１）本件商標の出願経過等（甲１、２、乙２）
本件商標は、訴外株式会社フルーツが平成３年１０月１６日に商標登録出願し、平成６年５月３１日に商標権設定登録を受けたものである。被控訴人は、株式会社フルーツから平成８年３月２９日に本件商標権を譲り受け、同年７月８日に本件商標権の移転登録を了した。
本件商標については、その登録審査の過程で、先登録の第７４５５３３号商標（「ＧＯＬＤＢＥＡＲ」の文字からなる商標。以下「Ａ商標」という。）、第１５７２８４０号商標（熊の図柄の下に「ＧＯＬＤ」及び「ＢＥＡＲ」の各文字を横書きに、上下２段に配したもの。以下「Ａ’商標」という。）、第１７３４９９１号商標（「ＧＯＬＤＥＮ　ＢＥＡＲ」。以下「Ｂ商標」という。）及び第１５７２８４１号商標（「ゴールデン　ベア」。以下「Ｂ’商標」という。）を引用した拒絶理由通知（平成５年２月５日発送）があり、これを受けた出願人（株式会社フルーツ）が、平成５年３月２日付けで意見書を提出した。この意見書の中で、出願人は、①本件商標のアルファベット綴り「ＢｅａＲ」に対し引用商標Ａ及びＡ’の「ＢＥＡＲ」がアルファベットの共通文字を各々有するものの、本件商標はアルファベット綴りの態様が特異であり、一見して熊等を意味する英単語を想起することが困難である、引用商標Ａ及びＡ’は「ＧＯＬＤ」の部分や「ＧＯＬＤ」と熊の図が視覚上強力な識別機能を発揮する、②称呼上、本件商標は「ベアー」又は「ビール」であるのに対し、Ａ商標及びＡ’商標は共に「ゴールドベアー」であるから「ゴールド」の有無が識別機能を発揮し、混同されることはない、③観念上、本件商標は「熊」をはじめ「運ぶ」、「耐える」等の意味を想起させるのに対し、Ａ商標及び及びＡ’商標は「金製の熊」若しくは「金色の熊」を想起させるから、混同されることはない、などと主張し、Ｂ商標及びＢ’商標に対する関係でも、本件商標につき、上記と同一論旨の主張をした。特許庁は、上記意見書が提出された後、本件商標登録出願を同年８月３０日に出願公告し、同年１２月１７日に登録査定した。
（２）「ＢＥＡＲ」、「ベア（ー）」等の文字を含む商標の登録・使用状況等（甲２８、２９、乙１、８、１６ないし２０、１２２、１３０及び弁論の全趣旨）本件商標の指定商品の分野において、アルファベットの「ＢＥＡＲ」、「Ｂｅａｒ」、「ｂｅａｒ」の文字列を含む商標は、本件商標の出願の前後を通じて、極めて多くのものが出願・登録されている。それらの中には、①文字のみからなる商標の中に、「ＢＥＡＲ」、「Ｂｅａｒ」又は「ｂｅａｒ」の文字を、他の文字列から間隔を空けて区分し、又は区分することなく一連に書した態様のもの（例えば、「ＴＩＮＹ　ＢＥＡＲ」、「ＬＩＴＴＬＥ　ＢＥＡＲ」、「ＰＥＴＩＴ　ＢＥＡＲ」など）や、②熊の図形又は熊以外の図形と「ＢＥＡＲ」、「Ｂｅａｒ」、「ｂｅａｒ」の文字を含む文字標章とを組み合わせたものがある。同様に、「ベア（ー）」の片仮名文字についても、本件商標の出願の前後を通じて、片仮名文字の文字列の中に「ベアー」文字を区分し又は区分することなく表した商標や、「ベア（ー）」又は「ベア（ー）」を含む語と図形（熊又はそれ以外のもの）とを組み合わせたものを含めて多種多様なものが出願・登録されている。しかし、本件商標出願前の出願に係る既登録商標の中に、他の文字又は図形と組み合わされることなく、単独でアルファベットの「ＢＥＡＲ」、「Ｂｅａｒ」、「ｂｅａｒ」又は片仮名文字の「ベア（ー）」のみを表したものはない。
さらに、熊を表した図形のみからなる商標及び熊の図形に他の語を付記した商標も、本件商標の登録の前後を通じて、多数が出願・登録されており、これらのものも含めて、被服等の分野において熊（ベアー、ｂｅａｒ）を商標の要素とする商標は、極めてポピュラーなものであるということができる。（３）被控訴人による本件商標の使用状況（乙１１ないし１３、１２１、１２７ないし１２９）
被控訴人は、その商品に、横向きの熊の長く伸ばした尾部の輪郭線の中に「Bear」の文字を大きく表し、その右横に縦書きのUSAの文字を付加するなどした商標（別紙被控訴人商標目録参照）や「Bear　USA」、「BEARUSA」などの商標（まとめて「被控訴人のBear　USA商標」という。）を付し、主としてダウンジャケットの商品展開を図ってきた。


本件商標自体に関しては、被控訴人は、平成１０年（１９９８年）ころから、被控訴人のBear　USA商標と共に本件商標が被控訴人の登録商標であることを広告するようになったことが認められるが、本件で商標権侵害を主張されている控訴人らの各商品が販売された平成６年から平成８年にかけての時期に、本件商標を被控訴人の商品に付して使用していたことを確実に認め得る証拠はない。したがって、上記時期において、本件商標「ＢｅａＲ」自体の知名度は低く、ほとんど使用実績のないものであったということができる（なお、本件商標については、不使用による登録取消請求は成り立たないとした審決を維持した判決（東京高裁平成１１年（行ケ）第３６１号、第３６２号）があり、その理由中で、本件商標は審判請求の予告登録（平成１０年４月３０日）前３年以内に株式会社フルーツが被控訴人から許諾を受けた通常使用権者として使用していた旨認定されているが、同判決の認定した事実からも、株式会社フルーツにより本件商標を付して販売された被服等の商品の数量は、わずかなものであったことがうかがわれるから、本件商標が被服等について使用実績の乏しい商標であるとの上記認定が左右されるものではない。）（４）控訴人標章の使用状況その他関連する事実等（甲３ないし２３、２６、２７、乙８、１０、１４の１ないし３、１５の１及び２、２１ないし１２６）平成６年から平成８年ころにかけて、控訴人標章を付して控訴人らが販売した商品は、襟ネームにライセンスを受けた控訴人商標（別紙控訴人商標目録参照。これらの商標はいずれも平成６年１２月１日に商標登録出願され、同９年８月１日に２５類洋服等を指定商品とする登録第３３３５６９９号及び登録第３３３５７００号の商標として商標権登録がされている。）又はその特徴部分を表したマークを表示し、かつ、商品に付けた商品タグに同じ控訴人商標等を控訴人らの商号と共に表示していた。また、控訴人標章に係る控訴人らの商品を掲載した広告には、控訴人商標が目立つように印刷され、多くの広告に、「ビッグウェンズデーの「ＢＥＡＲ」」、「ビッグウェンズデーから生まれた伝説のサーフブランド」などと、「ＢＥＡＲ」が映画「ビッグウェンズデー」から生まれたブランドである旨の説明が付されている。
控訴人商標は、１９７６年に製作（１９７８年公開）された、サーフィンを主題とする映画「ビッグ・ウェンズデー」において主人公らのサーフボード、Ｔシャツ等に使用されたシンボルに由来するもので、横菱形の輪郭内中央部に、正面を向いた熊の頭部から胸部を写実的に描出し、熊を挟んで左に「SNOW」又は「SURF」、右に「BOARDS」の文字をやや小さめに配し、熊に重ねてかご抜きの「ＢＥＡＲ」の文字を大きく書してなるものである（別紙控訴人商標目録参照）。映画「ビッグ・ウェンズデー」のヒット後、前記シンボル（後にこのシンボルに由来する標章が米国及び日本において商標登録されている。）を使用して、世界的商品化がなされ、日本でも、その権利者のライセンスの下に、１９８０年代後半から、サーフボード、Ｔシャツ等の衣類について、宣伝・広告活動、商品展開が本格化した。控訴人らは、控訴人商標の米国における権利者であるヴァルキリー社から、同社の日本におけるマスターライセンシーを通じ、控訴人商標の使用許諾を受け、同商標を使用して商品を販売してきた。
控訴人商標は、平成６年（１９９４年）ころには、若者に人気のあるサーフブランド「ベアー」として、一般のファッション誌や新聞に取り上げられており、被控訴人が本件商標権の移転を受けた平成８年ころには、日本において、広く知られたものとなっていたことが認められる。
２　以上認定の事実を前提として、本件商標と控訴人標章との類否を検討する。（１）まず、標章自体に着目すると、本件商標は、ゴシック体で、大文字の「Ｂ」、小文字の「ｅ」と「ａ」、及び大文字の「Ｒ」を、一連に「ＢｅａＲ」と書した、特異な綴りからなるものである。本件商標「ＢｅａＲ」の綴り文字は、これを、①英語の「ｂｅａｒ」という単語の末尾を大文字としたもの（この場合の称呼は、「ベア（ー）」であり、「熊」又は「我慢」、「忍耐」等の観念が生じる。）とみることも可能であるが、他方、②一般に「ｂｅａｒ」という単語は、全部を大文字又は小文字のいずれかで綴るか、頭文字だけを大文字とするのが普通であって、冒頭の文字と末尾の文字とを大文字とすることはないから、これを「Ｂｅａ」と「Ｒ」の組合せあるいは「Ｂ」と「Ｒ」の間に「ｅａ」の文字を挟んだ造語ないし何らかの略称（この場合の称呼は、「ビー、アール」又は「ビール」であり、観念としては特定のものを生じさせない。）とみることも可能である。このように、「ＢｅａＲ」は、そこから生じる称呼及び観念において多分に不確定なものを含んでおり、少なくとも、本件商標「ＢｅａＲ」から、「ベア（ー）」の称呼及び「熊」の観念が確定的に生じるということはできない。この点については、本件商標の出願人であった株式会社フルーツも、拒絶理由通知に対する平成５年３月２日付け意見書の中で、「本件商標のアルファベット綴の態様が特異であり一見して熊等を意味する英単語を想起することが困難である」と主張していたところである。
そうすると、本件商標と控訴人標章との類否の判断においては、本件商標が需要者・取引者に、熊を意味する英語「ｂｅａｒ」を想起させることも、「Ｂ」、「ｅ」、「ａ」、「Ｒ」という特異な文字列で構成された造語と受け取られることもあり得るという前提に立ち、標章自体を外観、観念及び称呼の観点から対比するのみならず、本件商標と控訴人標章がそれぞれ本件商品の指定商品に付されて流通過程に置かれたときに、出所の識別がいかになされるかを、指定商品の取引分野における一般的な取引の実情に即して検討し、さらに、当該商標及び標章に関連する個別の取引事情をも勘案して、商品の出所についての誤認混同が生ずるか否かを判断することが相当である。


（２）そこで、上記観点に立って検討するに、本件商標の「ＢｅａＲ」を熊を意味する英語の「ｂｅａｒ」とみた場合であっても、本件商標の指定商品の分野において、「ｂｅａｒ（熊、ベアー）」に関連づけられる観念及び称呼を生じさせる多数の商標が独立の商標として登録され、実際に使用されていると認められることは前示のとおりである。このような実情に照らすと、本件商標の指定商品である被服等の市場においては、単なる「ベアー」の称呼や「ベアー（熊）」の観念のみによっては自他商品を識別することが困難であり、取引者・需要者は、むしろ「ｂｅａｒ」等に付加された語句や図形等の差異によって種々の形態の「ｂｅａｒ」商標を識別していると考えることが経験則に合致する。そして、本件商標の出願人が拒絶理由通知に対して提出した前記意見書における主張は、「ｂｅａｒ」等を含む商標が単にベアーの称呼及び熊の観念によって識別されるものではないという一般的な取引事情についての出願人の認識を表明したものと解されるのであって、本件商標についてみれば、同意見書でも強調されているように、本件商標「ＢｅａＲ」の特異な綴り、特に末尾の「Ｒ」が大文字で強調されているという点が、本件商標を一般的な「ｂｅａｒ」（熊）から区別する部分と解される。言い換えれば、本件商標は、他の「ｂｅａｒ」（熊）に関連づけられる多数の登録商標群及び現に使用されている商標群の中にあって、「最後のＲが大文字のベアー」という特異なものとして看取され、観念され、そのようなものとしての識別力を発揮するものと解することが相当である。
なお、本件商標を「Ｂ」と「Ｒ」の間に「ｅ」「ａ」の入った造語とみるときは、本件商標が控訴人標章と称呼、観念において類似しないものであることは論をまたない。
（３）　次に、本件商標及び控訴人標章に関連する個別の取引事情について検討する。
前記１（３）のとおり、被控訴人は、横向きの熊の図と「Ｂｅａｒ」、「ＵＳＡ」の文字を組合せた被控訴人の「Bear　USA」商標の下に商品展開をしており、被控訴人の商品は、「ベアＵＳＡ」ブランドないし横向きの熊の図形のある「BearUSA」ブランドとして、遅くとも被控訴人が本件商標権を譲り受けた平成８年ころには、日本において、相当程度の知名度を獲得していたと認めることができる。しかし、本件商標「ＢｅａＲ」自体は、使用の実績も薄く、同時期において知名度のある商標となっていたものとは認め難い。
ところで、ある標章が周知・著名である場合には、その標章がワンポイントマークとして、あるいは衣類のデザインの一部として胸部その他の部分にあしらわれているだけで、需要者が当該標章だけから商品の出所を認識し、当該標章の付された商品の出所が当該著名標章の権利者又はそのライセンシーであると誤認することも大いにあり得るというべきであるが、一般には、被服類の購入者や取引業者は衿ネームや商品タグによっても商品の出所を識別しているのであり、とりわけ、本件のごとく、文字や図形によって「熊」を観念させ、あるいは「ベア（ー）」を含む称呼を生じさせる多種多様な標章が被服類について使用されているという事情の下では、一般的な注意力を持った通常の取引者及び需要者は、Ｔシャツの胸等の目立つところにあしらわれた「ＢＥＡＲ」、「Ｂｅａｒ」、「ｂｅａｒ」、「ベア（ー）」等のロゴのみによってではなく、むしろ、衿ネームや商品タグによって商品の出所を識別するのが普通であると認められる。
上記事情に加えて、控訴人らの商品は、襟ネーム及び商品タグに、映画「ビッグウェンズデー」に由来するサーフブランドとして広く知られた控訴人商標を表示して販売されていたという事実、及び本件商標自体は使用実績の乏しい商標であったという事実をも併せ考慮すると、本件における具体的取引事情の下で、取引者及び需要者が控訴人の商品を衣類等の胸その他の部分に表示された「ＢＥＡＲ」、「Ｂｅａｒ」、「ベアー」等の文字のみによって商品の出所を認識しているとは認め難く、本件商標「ＢｅａＲ」を付した商品と控訴人標章「Ｂｅａｒ」、「ＢＥＡＲ」、「ベアー」等を付した商品との間で出所を混同するおそれがあると認めることはできない。
被控訴人は、本件商標とは別のところに付された商品タグに控訴人商標及び控訴人らのマスターライセンサーの表示がある等などの、商標の構成それ自体と関係のない外部事情を、商標の類否の判断に当たり考慮することは許されないと主張するが、商標の構成それ自体とは関係のない事情であっても、ｂｅａｒ（熊）に関連する多数の商標が存在する中で商品の出所がいかに識別されるかという一般的な経験則に関連して商品の出所の誤認混同のおそれを左右する事情は、これを取引の実情の一つとして考慮し得ないものではないというべきである。３　以上１において認定した事実を前提にして２において検討した点を総合すると、本件商標の指定商品の取引分野において、本件商標を付した商品と控訴人標章を付した商品とが取引に置かれたときに、両商品の間でその出所についての誤認混同が生ずるおそれがあると認めることはできない。したがって、控訴人標章は、本件商標に類似するものではないというべきである。
４　以上のとおりであるから、商標権侵害を理由として控訴人らに対し控訴人標章の使用の差止め、同標章を付した被服の廃棄及び損害賠償を求める被控訴人の請求はいずれも理由がない。
よって、控訴人らの控訴は理由があるから、原判決を取り消し、控訴人らに対する被控訴人の請求をいずれも棄却することとし、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第１８民事部
裁判長裁判官　　　　　永　　　井　　　紀　　　昭
裁判官　　　　　古　　　城　　　春　　　実
裁判官　　　　　田　　　中　　　昌　　　利
（別紙）


主　　　　　　　文
１　本件控訴を棄却する。
２　控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　控訴人
(1)　原判決を取り消す。
(2)　被控訴人北海道警察本部長が控訴人に対し原判決別紙開示請求文書目録記載の文書について平成１３年１２月２７日にした公文書一部非開示決定（違反者に係る部分を除く。）を取り消す。(3)　被控訴人北海道公安委員会が控訴人に対し平成１５年８月１日にした原判決別紙開示請求文書目録記載の文書につき被控訴人北海道警察本部長がした平成１３年１２月２７日付公文書一部非開示決定についての審査請求に係る裁決を取り消す。
(4)　訴訟費用は第１，２審とも被控訴人らの負担とする。
２　被控訴人ら
主文同旨
第２　事案の概要
次のとおり補正するほかは，原判決「事実及び理由」欄の「第２　事案の概要」に記載のとおりであるから，これを引用する。
１　原判決２頁２０行目の「違反者の氏名に係る部分」を「違反者に係る部分」と改める。２　同５頁８行目の末尾に改行して以下のとおり加え，同頁９行目の「カ」を「キ」と，同頁１７行目の「キ」を「ク」とそれぞれ改める。
「カ　（公文書の不存在の通知）
第１７条　実施機関は，開示請求に係る公文書が存在しないときは，開示請求があった日の翌日から起算して１４日以内に，当該公文書が不存在である旨の通知をするものとする。」３　同６頁５行目の「交付日時欄」の次に「（この欄は，交通反則通告書では告知年月日欄と表示され，取締り原票では告知日時欄と表示されている。）」を，同頁７行目の「交通事件原票」の次に「，取締り原票及び告知報告書・交通法令違反事件簿」をそれぞれ加え，同頁１２行目の「この欄は」を「(6)及び(7)の欄は」と改める。４　同７頁４行目の「住所，」を削除する。
５　同９頁１０行目の末尾に改行して以下のとおり加える。「　すなわち，本件原処分は，公開対象とされる文書の存在を前提に法定の非開示事由が存在するか否かを判断し，法定の非開示事由の存在を認めて本件公文書の一部について非開示としたものである。これに対し，被控訴人本部長は，本訴においては，本件公文書は本件条例で公開対象とされる文書に当たらないとの理由を追加して主張している。しかし，開示請求された公文書が公開対象とされる文書に当たらない場合は，文書不存在として本件条例１７条に基づいて通知すべきなのであるから，被控訴人本部長は本件公文書が開示対象となる文書に当たるか否かについて第１次的な判断権を行使していないことは明らかである。公開対象とされる文書の存在を前提に法定の非開示事由の存否を判断するについては，その存否の理由，根拠事実を差し替えることは認められるが，法定の非開示事由が存在するとしてされた本件原処分の取消訴訟において，被控訴人本部長の第１次的な判断権が行使されていない公開対象とされる文書に当たらないとの理由を追加することは，取消訴訟の訴訟物の範囲を超えるものであって許されない。」６　同１０頁２行目の末尾に改行して以下のとおり加える。「　なお，控訴人は，開示請求文書が公開対象とされる文書に当たらない場合は，文書不存在として本件条例１７条に基づく通知をすべきである旨主張するが，本件条例の適用除外文書であれば，その旨の理由を付した文書非開示決定をするのであり，控訴人の主張は失当である。」
７　同１２頁３行目の末尾に改行して以下のとおり加える。「　なお，本件公文書には違反者の供述書部分が存在するが，これについて刑事訴訟法１９８条２項，４項及び５項所定の手続はなされていないから，本件公文書が細分化できない一つの「訴訟に関する書類」であるとすると，本件公文書は全体として違法性を帯び，違憲の疑いすらある。」８　同１２頁１５行目の末尾に改行して以下のとおり加える。「　なお，本件公文書の違反者の供述書部分は違反者の意思に基づき違反者自らが作成したものであって，刑事訴訟法３２２条１項所定の供述書に当たるから，刑事訴訟法１９８条２項，４項及び５項の手続は問題とならない。」
第３　当裁判所の判断
当裁判所も，控訴人の請求はいずれも理由がないと判断する。その理由は，次のとおり補正するほかは，原判決「事実及び理由」欄の「第３　当裁判所の判断」に記載のとおりであるから，これを引用する。１　原判決１５頁１４行目の末尾に改行して以下のとおり加える。「　なお，控訴人は，開示請求文書が公開対象とされる文書に当たらない場合には，文書不存在として本件条例１７条に基づく通知がされるべきであることを前提に，被控訴人本部長が本訴において本件公文書が公開対象とされる文書に当たらないとの理由を追加することは許されない旨主張するが，本件条例１７条の開示請求に係る公文書が存在しないときとは，その文言に照らし，開示請求に係る公文書が物理的に存在しない場合をいい，開示請求に係る公文書は存在するが，それが本件条例４１条の定める本件条例の適用除外文書である場合には，本件条例１４条で開示等の決定をすべきであると解するのが相当である（そのように解したからといって開示請求者には何らの不利益もないことは明らかである。）。したがって，控訴人の主張は理由がない。」２　同１５頁２０行目の冒頭から同頁２４行目の「同公文書は」までを以下のとおり改める。「刑事訴訟法５３条の２に規定する訴訟に関する書類とは，被疑事件・被告事件に関して作成又は取得された書類であると解するのが相当であるところ，交通事件原票及びその付属書類である本件公文書は，刑事事件である道路交通法違反事件を処理するために作成されるものであるから，全体として被疑・被告事件に関して作成された書類であることは明らかである。本件公文書は，」


平成一二年(ネ)第一二〇三号不正競争行為差止等請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成六年(ワ)第一一一五七号）（平成一二年一〇月一八日口頭弁論終結）
判　　　　　　決
控　　　訴　　　人　　　　株式会社高島易断総本部
右代表者代表取締役　　　　Ａ
右訴訟代理人弁護士　　　　増　　田　　利　　昭
被　控　訴　人　　　      Ｂ
右訴訟代理人弁護士　　　　山　　崎　　正　　俊
主　　　　　　文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一当事者の求めた裁判
一　控訴人
１原判決を取り消す。
２　被控訴人は、その営業上の施設又は活動に「東京高島易断運命鑑定」及び「高島易断洗心館総本部」の表示を使用してはならない。３　被控訴人は、控訴人に対し、金二〇〇万円及びこれに対する平成六年五月二五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。４　訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二　被控訴人
主文と同旨
第二　事案の概要
本件の事案の概要、前提となる事実及び争点は、次のとおり補正、付加するほかは、原判決「事実及び理由」欄の「第二　事案の概要」のとおりであるから、これを引用する。
一　原判決の補正
１　原判決三頁六行目及び一〇頁八行目の「契約」を「競業的行為禁止の特約」に改める。
２　同四頁三行目、六頁八行目及び七頁二行目の「原告代表者」を「控訴人の前代表者Ｃ」に改める。
３　同四頁九行目から一〇行目にかけての「使用しない旨の誓約書」を「使用しない旨（以下「本件誓約」という。）が記載された誓約書」に、五頁二行目の「退職」を「退会」に改める。
４　同一一頁八行目から九行目にかけての「本件誓約書」を「本件誓約」に改める。
５　同一二頁五行目の「合意は、」の後に「信義則に反して」を付加する。
二　控訴人の主張
１　争点１（周知な商品等表示）について
原判決は、「『高島易断総本部』及び『高島易断運命鑑定』は、いずれも、一般的意味を有する言葉である『高島易断』と『総本部』ないし『運命鑑定』とを組み合わせたに過ぎないものであり、一般利用者に対して、その役務の出所を表示する機能はないと解される。」（原判決一七頁七行目から一〇行目まで）とするが、誤りである。
すなわち、従来易占業においては、個人営業が大多数で、組織化の程度としても権利能力なき社団等を組織する程度の状態であった中で、控訴人は平成二年にいち早く法人として設立された。さらに、控訴人は、高島易断協同組合の組織化、高島易による易者の教育及び養成を広く行うための易占学院の設立、同学院卒業生の全国的な分布を立脚基盤とする高島易断連合会の組織化を通じて、「高島易断総本部」は、役務供給者内部のみならず、一般利用者に関しても、他の易占業者ないし団体とは異なるものとして識別され、役務の自他識別性を有するに至っている。このことは、易者養成機関を有し、その卒業者による全国的な連合会が設立されている組織が他に存在しないことからも明らかである。
２　争点３（競業的行為禁止の特約違反）について
原判決は、被控訴人が控訴人を退社した場合に「高島易断」及び「高島」の号名を一切使用しないとする本件誓約の合意は、被控訴人に対して著しく不合理な内容の義務を負わせるものといえるから、公序良俗に反して無効であると判断しているが、以下のとおり、事実の誤認及び法令の解釈の誤りがある。控訴人は、右１のとおり、それまで個人営業又は小規模な団体の林立状態であった易占業界において、易者養成機関の設立、運営等を通じて組織化を進めていたものであるが、易占学院卒業生に対しては、許状（高島易の一定の技能修得を証明する卒業ライセンス）、雅号（「高島易断総本部」の関係者としての意味を有する「高島○○」という称号）及び看板（雅号及び「高島易断○○館」を明示したもの）の付与を行っている。これら許状等の付与は、「高島易断総本部」の名の下に易占業を行うための一定の技能の保証であると同時に、その際に徴収する手数料等（例えば、許状、雅号の付与五万円、看板の付与二〇万円）は控訴人の経営の一支柱ともなっており、上記のような組織化を図るために必要不可欠なシステムである。そして、このようなシステムを実効あらしめるためには、控訴人に加入するなどした者に対して、最低限の遵守事項として、退会後の許状等の返還とともに、「高島易断」及び「高島」の号名の不使用を要求する必要がある。この約定が遵守されないとすれば、易占学院卒業生が「高島易断鑑定所」等の名称を使用するためには一定の経済的支出を要するのに対し、名古屋支部長の要職にあってこうした事情を十分認識している被控訴人のような者が控訴人の了承も得ることなく当該名称を使用することになり、そうなれば、易占学院のシステムの存続自体が脅かされかねない。
このように、被控訴人に「高島易断」及び「高島」の名称使用を認めることで控訴人に重大な不利益が招来されるのに対し、被控訴人は、個人として易占業を行うにとどまらず（控訴人としても、そのような行為についてまで右名称使用を問題とする意図はない。）、控訴人を退会後、「高島易断大慈会総本部」「高島易断洗心館総本部」に加盟し、又はこれを組織して、正面から控訴人と対立するという背信的な悪意に基づく行為を行っており、両者の利益衡量の観点からしても、本件誓約書による右名称不使用の合意は、何ら公序良俗に反するものとはいえない。
３　争点４（損害）について


本件で控訴人が賠償を求めている損害は、被控訴人が高島易断総本部発真会なる団体を創立して、「高島易断」を含む名称を使用して易占業務を行うことにより、一般需要者の間に控訴人の営業との誤認混同が生じ、そのために控訴人の企業イメージが著しく損なわれ、その営業上の信用が毀損されたことに基づく無形損害である。すなわち、控訴人の易占学院においては、運命鑑定士養成のためにしかるべきカリキュラムと試験が実施され、「高島易断運命鑑定」との表示をするに足りる教育、能力認定が行われており、さらに、卒業後の活動支援とその質の維持のため、雅号、許状及び看板の付与が有償で行われている。したがって、「高島易断総本部」「高島易断運命鑑定」等の周知の名称には、このような養成、鑑定技術認定等による信頼性が含まれており、被控訴人の行為は、このような周知性及び信頼性に対する甚大な侵害である。
三　被控訴人の主張
１　争点１（周知な商品等表示）について
控訴人の前代表者Ｃは、昭和五八年に高島易断総本部発真会を設立した際、「高島」や「高島易断」を含む名称で営業する他の多数の易占業者と識別するため、高島易断総本部に「発真会」を付加して自己の営業表示をした経緯のあることからも明らかなように、「高島易断総本部」には自他識別力がないことを自認していたものである。また、控訴人が商標権を有する「高島易断総本部」の登録商標は、需要者が何人の業務に係る役務であるかを識別することができないとの理由で無効とする旨の審決が確定している。このように、「高島」、「高島易断」ないし「高島易断総本部」に自他識別力がないことは解決済みの問題であり、控訴人の右二１の主張は理由がない。
２　争点３（競業的行為禁止の特約違反）について
控訴人の右二２の主張は争う。「高島」及び「高島易断」の表示は、その創始者であるＤが大正三年に没してから現在に至るまで、易、易占業者が誰でも自由に使用できる一般名称であるから、これを控訴人に独占させるべき根拠はない。被控訴人がこれを自己の営業表示として利用することも全く自由であり、自由競争原理に基づく経済的合理性がある。控訴人は、あたかも正当な組織的活動をしているかのような主張をするが、現実には反社会的な実体のあることがマスコミ等の報道からも明らかであり、このような者に「高島」及び「高島易断」の表示を独占的に使用させる結果を招くこととなる本件誓約の合意に法的拘束力を持たせること自体不合理というべきである。右合意が社会的妥当性を欠くものとして無効とした原判決の判断は正当である。
３　争点４（損害）について
控訴人の右二３の主張は争う。被控訴人の行為により控訴人にその主張のような営業上の信用毀損が発生したと見る余地はなく、むしろ反社会的存在である控訴人の活動自体が易占業界の信用をおとしめている。
第三　当裁判所の判断
一　控訴人の主位的請求について
当裁判所も、控訴人の不正競争防止法に基づく主位的請求は理由がないものと判断する。その理由は、次のとおり補正、付加するほかは、原判決「事実及び理由」欄の第三の一「争点１（周知な商品等表示）について」（原判決一三頁二行目から一八頁八行目まで）のとおりであるから、これを引用する。
１　原判決の補正
(一)　原判決一三頁八行目の「しかし、」の次に「大正三年の」を付加する。
(二)　同一四頁四行目及び一六頁四行目の「原告代表者」を「控訴人の前代表者Ｃ」に改める。
(三)　同一五頁八行目の「理由で、」の次に「平成六年一〇月二四日、」を付加し、末行の「無効審判において」を「、請求人を被控訴人、被請求人を控訴人とする登録無効審判事件について、平成一〇年四月二〇日」に改め、一六頁三行目の「出され、」の次に「その審決取消訴訟において控訴人が敗訴し、」を付加する。
(四)　同一七頁三行目の「『高島（高嶋）』ないし」を削る。(五)　同一八頁六行目の「原告の周知な商品等表示であると解することは到底できない」を「控訴人の営業の表示として需要者の間に広く認識されているものと認めるには足りないというべきであり、他にこれを認めるに足りる証拠はない」に改める。
(六)　同一八頁七行目の「原告の請求は」を「控訴人の主位的請求は、その余の点について判断するまでもなく」に改める。
２　控訴人の当審における主張について
控訴人は、「高島易断総本部」が控訴人の営業の表示として需要者の間に広く認識されていたことの根拠として、控訴人が高島易断協同組合や易占学院等を通じて「高島易断総本部」の組織化を図り、この名称が役務の自他識別性を有するに至った旨主張する。
確かに、証拠（甲一七ないし二一、二五）によれば、控訴人は、高島易断協同組合や高島易断易占学院を通じて、高島易断総本部の表示を使用する易占業の組織化を図り、同学院卒業者は平成六年ころまでに全国で百数十名に上っていることが認められるが、前示のとおり、「高島易断（高嶋易断）」が控訴人以外の易占業者にも一般的に多用され、易占業そのもの、ないし易占業の組織、団体を指す一般的な名称にすぎないことを考慮すると、「高島易断」に「総本部」の言葉を付したにすぎない「高島易断総本部」の表示が持つ識別力は乏しいといわざるを得ず、右の認定事実があるからといって、「高島易断総本部」が控訴人の周知な商品等表示であることを認めるには足りないというべきである。したがって、控訴人の右主張は採用することができない。
二　控訴人の予備的請求について


被控訴人が、平成五年二月一四日ころ控訴人を退会した後、高島易断を含む表示を用いて易占業務を営む東京高島易断大慈会総本部に加入し、高島翔山又は高島翔龍と称するとともに、高島易断洗心館総本部なる名称の団体の主宰者となるなどして、「高島易断運命鑑定」等の表示を用いて易占業務を行っていることは、前示のとおりであるところ、控訴人は、被控訴人のこれらの行為は、被控訴人が控訴人に対して入会時に提出した本件誓約書に基づく本件誓約に違反する旨主張するので、進んで、争点３（競業的行為禁止の特約違反）について判断する。証拠（甲一、三）によれば、被控訴人が控訴人に入社するに際して、被控訴人が平成三年三月一八日付け及び同月二八日付けで控訴人（ただし、書面上は「高島易断総本部発真会」あて）に提出した二通の同文の本件誓約書には、「発真会教師としての自覚と責任を持ち、社会奉仕と会の繁栄のため、奮励努力します。」（１）などの一般的な心得とともに、「退会、休職等実際の業務から離れる場合高島の号名および高島易断の商号及び撰名書、許状等本部から借用した物品についてはこれを速やかに返還いたします。」（７）、「退会した後は高島易断及び高島の号名は一切使用いたしません。」（９）などの条項が含まれていることが認められる。
被控訴人は、内容を理解する余裕もなく本件誓約書に署名したことを理由に本件誓約には拘束力がないと主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。しかしながら、まず、控訴人において、退会した後の元会員に対して「高島易断」及び「高島」の号名の使用を禁ずるべき合理的な理由があるかどうかについて見るに、控訴人の設立当時、既に多数の易占業者が「高島（高嶋）」の雅号を用いて、その営業に「高島易断（高嶋易断）」を含む表示を使用し、「高島易断」は、易占業そのもの、ないし易占業者の組織、団体を指す一般的な名称となっていたこと、原告が商標権を有していた、指定役務を「易」とし、「高島易断総本部」の文字から成る登録商標は、商標法三条一項六号に該当するとしてその登録を無効とする旨の審決が確定していることは、前示のとおりである。そうすると、控訴人において、「高島易断」ないし「高島」の名称の使用を独占すべき正当な利益はなく、本件誓約により、控訴人を退会した後の元会員に対してこれらの号名の使用を禁ずるべき合理的な理由は乏しいというべきである。
この点について、控訴人は、易占学院による養成及び許状等の付与を通じて「高島易断総本部」の名の下に自己の易占業を組織化するシステムを維持するためには本件誓約を遵守させることが不可欠である旨主張する。しかし、控訴人の右主張の趣旨とするところは、控訴人による養成や許状等の付与を受けない者が控訴人の営業表示に化体された信用ないし名声を冒用することの不当性をいうものと理解されるところ、「高島易断総本部」との表示を使用したとしても、これが控訴人の周知な商品等表示であるとはいえず、また、控訴人がその商標権者でもない以上、その使用を差し止める権利を有しないのであって、被控訴人がより一般的な名称である「高島易断」の表示を用いたとしても、控訴人に特段の不利益が及ぶものではない。さらに、「高島」の表示は、「高島易断」の一構成部分ないし単なる一般的な名字にすぎないことが明らかであり、その使用を禁止する必要性は一層乏しいといわざるを得ない。そうすると、これら表示の使用を包括的に禁止すべき合理的な理由はないから、控訴人の右主張は採用することができない。次に、本件誓約により被控訴人の受ける不利益について見るに、被控訴人としては、「高島易断」ないし「高島」の名称を使用することなく易占業を営むことも全く不可能であるとまでは考えられないが、易占業界において「高島易断」の名称は前示のとおり重要な意義を有すること、控訴人を退会した後の「高島易断」及び「高島」の号名の使用を禁止する場所、態様、期間等については何らの限定も付していないことからすれば、本件誓約は、実質的には、易占業についての包括的かつ永続的な競業禁止特約と選ぶところはなく、被控訴人が易占業を営むことを極めて困難とし、被控訴人に不当な制約を課するものというべきである。加えて、控訴人が被控訴人に本件誓約を受忍させるための代償措置（金銭的補償等）が講じられたことを認めるに足りる証拠はない。なお、控訴人は、被控訴人の背信性をいうが、控訴人を退会した後に別の易占業に関する組織に加盟し、又は同組織を設立すること自体、何ら背信的な行為ということはできない。以上の諸点を総合考慮すれば、前示内容の本件誓約は、被控訴人が控訴人の組織で易占ないし易占業を修得しようとする立場に立ったことを契機として、あらかじめ、その組織を離れた後の被控訴人の営業の自由までも不当に奪い、これに対して著しく不合理な内容の義務を負わせることで控訴人が不当な利益を得ようとするものと認めるほかはないから、その合意は、民法九〇条の規定により無効というべきである。
よって、控訴人の競業的行為禁止の特約に基づく予備的請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がない。
三　結論
以上のとおり、控訴人の被控訴人に対する請求をいずれも棄却した原判決は相当であって、控訴人の本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき、民事訴訟法六七条一項本文、六一条を適用して、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第一三民事部
裁判長裁判官　　　篠　　　原　　　勝　　　美
裁判官　　　長　　　沢　　　幸　　　男
裁判官　　　宮　　　坂　　　昌　　　利


平成１２年（行ケ）第２３８号　審決取消請求事件
平成１３年１０月１８日口頭弁論終結
判　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　　麒麟麦酒株式会社
訴訟代理人弁護士　　　　竹　田　　　稔
訴訟代理人弁理士　　　　石　川　泰　男
同　　　　　　　　　　　山　本　晃　司
同　　　　　　　　　　樋　口　直　篤
同　　　　　　　　　　　小　西　　　恵
同　　　　　　　　　　　小　澤　誠　次
被　　　　　　告　　　　特許庁長官　及　川　耕　造
指定代理人　　　　　　　吉　國　信　雄
同　　　　　　　　　　　森　林　克　郎
同　　　　　　　　　　　大　橋　良　三
同　　　　　　　　　　　大　野　克　人
主　　　　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
特許庁が平成１１年審判第３９３８号事件について平成１２年５月２９日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，平成６年８月１１日，発明の名称を「炭素膜コーティングプラスチック容器」（後に「炭素膜コーティング飲料用ボトル」と補正）とする発明（以下「本願発明」という。）につき特許出願（平成６年特許願第１８９２２３号）をしたが，平成１１年２月１０日拒絶査定を受けたので，同年３月１１日，これに対する不服の審判を請求した。特許庁は，これを平成１１年審判第３９３８号事件として審理した結果，平成１２年５月２９日「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同年６月１９日にその謄本を原告に送達した。
２　特許請求の範囲
【請求項１】（以下この発明を「本願発明１」という。）プラスチック材により形成された飲料用ボトルの内壁面に硬質炭素膜が形成されていることを特徴とする炭素膜コーティング飲料用ボトル。
【請求項２】
前記飲料用ボトルが，使用後回収されて再充填容器として使用されるリターナブル容器であることを特徴とする請求項１に記載の炭素膜コーティング飲料用ボトル。
【請求項３】
前記硬質炭素膜の密度が１．５４ｇ／ｃｍ3以上であることを特徴とする請求項１または２に記載の炭素膜コーティング飲料用ボトル。
【請求項４】
前記プラスチック材としてポリエチレンテレフタレート樹脂が使用され，前記硬質炭素膜の密度が１．６１～２．８４ｇ／ｃｍ3の範囲であることを特徴とする請求項１または２に記載の炭素膜コーティング飲料用ボトル。
【請求項５】
前記プラスチック材としてポリアクリロニトリル・スチレンコポリマ樹脂が使用され，前記硬質炭素膜の密度が１．５４～２．９４ｇ／ｃｍ3の範囲であることを特徴とする請求項１または２に記載の炭素膜コーティング飲料用ボトル。
【請求項６】
前記プラスチック材として，ポリエチレンテレフタレート樹脂，ポリアクリロニトリル・スチレンコポリマ樹脂，ポリプロピレン樹脂またはポリエチレンナフタレート樹脂が使用されていることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の炭素膜コーティング飲料用ボトル。
【請求項７】
容積１リットルについての１日の酸素の透過量が１２．７μｌ以下であることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の炭素膜コーティング飲料用ボトル。
【請求項８】
内壁面に硬質炭素膜が形成されたプラスチック製の飲料用ボトルであって，前記硬質炭素膜が，前記容器の外壁面とほぼ相似形の空間を有する外部電極と，前記容器の内壁面とほぼ相似形の外形を有する接地された内部電極とを用意し，前記容器を，その外壁面と前記外部電極の内壁面との間隔がほぼ均一に保たれるようにして前記外部電極の空所に設置し，前記内部電極を，その外壁面と前記容器の内壁面との間隔がほぼ均一に保たれるようにして前記容器内に挿入し，前記外部電極内の空間を排気して内部電極と容器内壁面および外部電極とボトルの外壁面との間に
１０-2～１０
-5torrの範囲の真空を形成し，前記容器内に原料ガスを導入して当該容器内のガス圧を０．２～０．０１torrに調整し，外部電極に出力５０～１０００Ｗの高周波を印加する手順によって形成されていることを特徴とする炭素膜コーティング飲料用ボトル。
３　審決の理由


別紙審決書の写しのとおり，本願発明１は，実願平３－９３３２４号（実開平５－３５６６０号）のＣＤ－ＲＯＭ（以下「引用文献１」という。）に記載された発明（以下「引用発明１」という。），及び，特開平２－７００５９号公報（以下「引用文献２」という。）に記載された発明（以下「引用発明２」という。），並びに，特開平４－３３１９１７号公報（以下「引用文献３」という。）に記載された周知技術に基づいて当業者が容易に発明し得たものであり，特許法２９条２項の規定に該当し，特許を受けることができないものであるから，本願出願は，請求項２ないし８に係る発明については，論じるまでもなく，拒絶されるべきである，と認定判断した（ただし，原告は，審決においては，引用文献３に記載された技術が，周知技術としてではなく，公知技術として認定されている，と主張しており，この点は争いがある。）。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
審決の理由中，〈１〉本願発明，及び，〈２〉引用例の記載は認める。同〈３〉対比・判断については，審決書３頁３３行ないし３７行の「すなわち，本願発明１と引用発明１は「プラスチック材により形成された飲料用ボトルの内壁面に膜が形成されていることを特徴とする膜コーティング飲料用ボトル」である点で一致している。そして，飲料用ボトル内壁面にコーティングする膜が，本願発明１においては「硬質炭素膜」であるのに対し，引用発明１においては「酸化ケイ素膜」である点で相違している。」との部分，及び，同４頁１行ないし３行の「上記引用文献２には，プラスチックの器具（上記記載(f)）の内表面に硬質炭素膜であるダイヤモンド状炭素膜を形成すること（上記記載(e)）が記載されており」との部分を認め，その余の部分を争う。
審決は，本願発明１と，引用発明１との相違点を判断するに当たり，本願発明１及び引用発明２並びに引用文献３に記載された技術（以下「引用発明３」ともいう。)の内容を誤認した結果，引用発明１において引用発明２を適用し，引用発明１の酸化ケイ素膜に換えて引用発明２の硬質炭素膜を採用することによって本願発明１とすることに，格別の困難性は認められないと誤って判断したものであり（取消事由１），また，本願発明１の奏する顕著な作用効果を看過した結果，その効果は当業者が容易に予測しうる事項にすぎないと誤って判断したものであり（取消事由２），これらの誤りは，それぞれ，審決の結論に影響することが明らかであるから，審決は，違法なものとして，取り消されるべきである。１　取消事由１（本願発明１及び引用発明１・２等についての理解の誤りによる容易想到性についての判断の誤り）
審決は，引用文献２及び３を引用して，「引用発明１において，上記公知技術を適用し，酸化ケイ素膜に換えて硬質炭素膜を採用することによって，本願発明１とすることは格別の困難性は認められない」（審決書４頁１２行～１４行）と認定判断したが，誤りである。
(1)　本願発明１と引用発明１との技術的課題の相違本願発明１は，本願明細書の【発明が解決しようとする課題】の欄に記載されているとおり，プラスチック材により形成された飲料用ボトルにおいて，プラスチックボトルの優れた性質を残しながら，①プラスチックのガスバリア性を改善し，②飲料等の低分子有機化合物の収着の問題を防止し，さらには③制約があったプラスチック容器の使用範囲と使用形態を拡大して，使用後再充填してリタ－ナブル容器として使用することを可能にし，かつ④安価で連続生産することができ，⑤取扱において損傷のない炭素膜コーティングプラスチック容器を提供することを技術的課題とするものである（甲第２号証段落【００１６】参照）。これに対し，引用発明１は，考案の名称を「小型プラスチック容器」とし，プラスチック容器のガスの透過性の欠点を補うための従来技術（容器の表面への蒸着，スパッタリングによる酸化ケイ素薄膜の形成等）では，製造法上の困難性や製造コストの問題，さらには溶融して再利用するリサイクルの困難性の問題があることを解決するために（引用文献１段落【０００４】ないし【０００８】），ガスバリア性を高め，リサイクル，すなわち，溶融による再利用を可能とし，かつ安価な小型プラスチック容器を提供することを技術的課題とするものであって（同【０００９】），その課題の解決のために，プラズマＣＶＤ法により小型プラスチック容器表面に酸化ケイ素薄膜を形成するものである（同【００１０】）。本願発明１と引用発明１の技術的課題を対比すると，プラスチック容器におけるガスバリア性を高めることを技術的課題とする点においては共通するものの，引用発明１は，臭いの収着の問題を解決することを意図していない。すなわち，引用発明１は，本願明細書の【従来の技術】の欄に記載されている「プラスチックは・・・酸素や二酸化炭素のような低分子ガスを透過する性質を有し，さらに低分子有機化合物が内部に収着してしまうという性質を有している・・・。ここで，収着とは，プラスチックの組成中に低分子有機化合物が浸透し拡散してプラスチック中に吸収されている現象をいう。例えば，・・・プラスチックを透過して容器の内部に浸透する酸素によって，内容物である飲料が経時的に酸化を起こして劣化してしまったり，また炭酸飲料の炭酸ガスがプラスチックを透過し容器の外部に放出されてしまうため，炭酸飲料が気の抜けた飲料になってしまう。また，オレンジジュース等の・・・飲料に含まれる低分子有機化合物である香気成分・・・がプラスチックに収着されるため，飲料の香気成分の組成がバランスを崩して，飲料の品質が劣化してしまう・・・。また，プラスチック容器については・・・プラスチック組成中に含まれている可塑剤や残留モノマ，その他の添加剤が内容物中に溶出し，内容物の純度を損なったりする可能性が有る。」（段落【０００３】ないし【０００６】）との問題を解決することは意図していない。このように，引用発明１は，解決しようとする技術的課題において，本願発明１とは異なるものである。また，本願発明１においては，プラスチック容器の再使用が重要な技術的課題とされている。そして，本願発明１における再使用は，使用後再充填してリタ－ナブル容器として使用することを可能にすることであるのに対し，引用発明１における再利用は，溶融して再利用することであり，本願発明１とは技術的意味を異にしている。
このように，本願発明１は，引用発明１とは異なる技術的課題を解決するために，「プラスチック材により形成された飲料用ボトルの内壁面に硬質炭素膜が形成されていることを特徴とする炭素膜コーティング飲料用ボトル」を発明の要旨とするものであって，その技術的課題は，引用発明１のように，プラスチック容器の表面にプラズマＣＶＤ法を用いて酸化ケイ素薄膜を形成することによっては，解決することができない。


このような状況の下では，当業者にとって，引用発明１に基づいて本願発明１との相違点に係る構成に想到する動機付けは存在しない。したがって，この引用発明１に基づいて上記構成に容易に想到し得たなどということもあり得ない。被告は，先行技術とする引用発明１に基づいて本願発明１の容易性の判断をするための動機付けには，原告が主張するような技術的課題の完全な一致が求められているわけではない，と主張する。しかし，本願発明１の主要な技術的課題とは，結局，従来では実現できなかったところの，内容物である飲料の密封を要するプラスチック飲料用ボトルを「使用後再充填してリターナブル容器として使用する」という点に存するというべきである。すなわち，プラスチック飲料用ボトルを溶融，再成形等を経ずに洗浄してそのままリターナブル容器として再使用するために必須となる物性として求められる性質が，「ガスバリア性」であるとともに，「臭いの収着の防止」であり，さらには圧縮・伸張に対して繰り返し使用に耐える「柔軟性」等であるからである。他方，引用発明１においては，「溶融して再利用する」意味におけるリサイクルを目的とするものであるから，回収後いったん溶融される以上，上記のガスバリア性以外の特性，例えば「臭いの収着の防止」，「柔軟性」等の特性が技術的課題の解決のため必要となることはない。原告は，もとより，被告がいうような，想到容易性の判断における動機付けに本願発明と引用発明の技術的課題の完全な一致が求められる，との主張をするものではなく，上記のように本願発明１の主要な技術的課題である「プラスチック飲料ボトルのリターナブル容器としての使用」に相当する技術的課題は，引用発明１には開示も示唆もされていないことをもって，異なる技術的課題を解決する引用発明１との間に課題の共通性がないことを主張したものである。
(2)　引用発明１と引用発明２との構成と技術的課題の違いに基づく，引用発明
１に引用発明２を適用することの困難性
引用発明１は，上記のとおり，プラスチック容器のガスの透過性の欠点を補うための従来技術における製造法上の困難性や製造コストの問題，さらには溶融して再利用するリサイクルの困難性の問題を解決するために，ガスバリア性を高め，リサイクルを可能とし，かつ安価な小型プラスチック容器を提供することを技術的課題とするものであって，その課題の解決のために，プラズマＣＶＤ法を用いて酸化ケイ素薄膜を形成するものである。
このように，引用発明１は，密閉されてガスバリア性が問題となる容器において，ガスバリア性を高めることを技術的課題とするものである。これに対し，引用発明２は，開口部を開放状態で使用する器具において耐薬品性に優れた高強度の器具を提供することを技術的課題として（引用文献２・４欄４行～１０行参照），「開口部に平行な断面の面積が前記開口部の面積と同等の内部空間および／またはそれ以上の内部空間を有すると共にダイヤモンド状炭素及び／またはダイヤモンドの膜をその内表面に形成してなることを特徴とする器具」（同１欄，特許請求の範囲(1)）というものであり，同特許請求の範囲(2)は，前記器具を「実験器具」に限定したもの，同特許請求の範囲(3)は，前記器具の内表面にダイヤモンド状炭素及び／又はダイヤモンドの膜を形成する方法に関するものである（同１・２欄，特許請求の範囲(2)，同(3)参照）。
すなわち，引用発明２は，開口部を開放状態で使用する化学実験等の硬質の器具において，その内表面にダイヤモンド状炭素及び／又はダイヤモンドの膜を形成することを要旨とする発明であって，開口部を密閉状態で使用する容器において，圧縮及び伸張によるクラックの発生を抑止しつつ，高度のガスバリア性を解決するという，本願発明１の技術的課題とは全く関係のない，耐薬品性に優れた高強度の器具を提供するという別個の技術的課題を解決するとの発明である。審決は，引用文献２には，「「コップ，皿およびボウルなどの生活用品」すなわち飲料用容器という同じ技術分野に属するものに適用可能である・・・ことも記載されている」（審決書４頁３行～５行）と認定している。しかし，引用発明２は，ガラスあるいはプラスチック器具の耐酸性，耐アルカリ性，耐溶剤性，及び耐熱性を改善するために，ダイヤモンド状炭素膜あるいはダイヤモンドの膜を容器の内表面に形成するというものである（甲第６号証２欄１１行～３欄４行，１０欄１４行～１１欄３行参照）。引用発明２が，あくまでも耐酸性，耐アルカリ性，耐溶剤性及び耐熱性のような性質に対して改善を要求される「器具」を対象としていることからみれば，引用発明２が飲料ボトルのような容器をも対象としたものではないことが明白である。結局のところ，引用文献２には，開口部を有するプラスチック器具の内表面に硬質炭素膜であるダイヤモンド状炭素膜を形成することが示されているだけであるから，本願発明１と技術的に親近性を有する技術的内容が開示されているとは到底いえない。
上述のとおり，引用発明１と引用発明２とは，その構成及び技術的課題を異にするものである。したがって，引用発明１に引用発明２を適用して本願発明１との相違点に係る構成を想到することは容易になし得たことである，とした審決の認定判断は誤りである。
(3)　引用発明３の技術的内容の誤認と周知性認定の誤り審決は，引用発明１に記載された酸化ケイ素膜に換えて硬質炭素膜を採用することの容易性を立証するために引用文献３を挙げて，「硬質炭素膜がガスバリア性を有する点は上記引用文献３にも記載されている・・・ように周知であり，また，上記記載・・・には，プラスチック材の成膜物質としてＳｉＯｘ（酸化ケイ素）であるＳｉＯ２と硬質炭素膜が並列に記載されており両者は成膜のための等価な均等の物質ととらえられているから，引用発明１において上記公知技術を適用し，酸化ケイ素膜に換えて硬質炭素膜を採用することによって本願発明１とすることに格別の困難性は認められない。」（審決書４頁８行～１４行）と認定判断している。ア　しかし，引用文献３は，名称を「液晶表示装置」とする発明に関する公開特許公報である。引用発明３は，引用文献３の記載から明らかなように，液晶表示装置に関するもので，本願発明１とはその技術分野が全く相違するものであり，それに伴って，膜が形成されている対象，それが奏している作用効果においても異なるものである（甲第７号証１欄１行～５行，１６行～２３行，３２行～３５行，４１行～４８行参照）。


引用発明３は，液晶装置における従来技術の問題点を解決するために，基板内部への水，酸素等の侵入を防ぎ，液晶表示装置の信頼性を向上させることを技術的課題として「２枚のプラスチック基板間に液晶を挟持してなる液晶表示装置において，基板の端面に耐透気化，耐透湿化処理を施したことを特徴とする液晶表示装置」（請求項１）との構成を採用したものであって，本願発明１とは，技術的課題もこれを解決するための技術的手段も全く異にしているものである。したがって，同発明は，炭素膜コーティング飲料用ボトルに関する本願発明１とは，技術的分野を異にしているだけでなく，これと比較的近接した又は類似した技術分野とも，技術思想的にこれに近接し，これと共通の要素を持つものともいうことができない。言い換えれば，両者の間には，技術的に両者を組み合わせ，あるいは置換する技術的親近性は全く存在しない。
したがって，「引用発明１において上記公知技術を適用し，酸化ケイ素膜に換えて硬質炭素膜を採用することによって本願発明とすることに格別の困難性は認められない。」（審決書４頁１２行～１４行）とした審決の認定判断は誤りである。イ　被告は，周知技術の一例であるところの引用文献３の技術分野は，引用発明１の技術分野と関係がなく，硬質炭素膜の一般的性質としてガスバリア性を有することが周知であるならば，それがどんな技術文献の中に記載されていたかに関わりなく，当業者にとって，ガスバリア性が必要な箇所に硬質炭素膜を適用しようとする動機付けが存在する，旨主張するが誤りである。公知技術と周知技術の相違は，公知技術は，たまたま文献に記載されていたため知られ得る可能性のある技術を含むのに対し，周知技術とは，「その技術分野において，一般に知られる技術であって，例えば，これに関し，相当多数の公知文献が存在し，又は業界に知れ渡り，もしくは，よく用いられていることを要する」（東京高判昭５０．７．３０「液体容器事件」・無体集７巻２号２６０頁）ものであり，その技術分野では常識となっている技術のことである。また，ある技術分野で，周知慣用となっている技術も，他の技術分野の当業者にとっては必ずしも容易に転用し得るものであるとは限らないのは，当然である。そうである以上，仮に，引用文献３に記載された上記技術が，液晶基板の処理分野においては，周知の程度に至った技術であるとしても，このことをもって，プラスチック飲料用ボトルの技術分野に属する本願発明１や引用発明１に係る当業者に，引用発明１に公知技術である引用発明２を適用して本願発明の構成に想到する動機付けがあったことを示す間接証拠とすることは到底許されることではない。したがって，被告が周知技術の一例であるとする引用文献３を斟酌することにより，引用文献３が属する技術分野とは異なる技術分野に属するところの本願発明１や引用発明１に係る当業者が，引用発明１に対して，引用発明２の硬質炭素膜に置換することの困難性を否定する根拠とできるとする被告の主張は誤りである。
ウ審決は，引用文献３に「耐透気性」と記載されていることを理由に，「硬質炭素膜がガスバリア性を有する点は・・・周知であり」（審決書４頁８行～９行）と認定したが，本願発明１との関連で，引用文献３の「耐透気性」から「硬質炭素膜がガスバリア性を有する点は周知であり」と認定するのは誤りである。引用発明３における「耐透気性」とは，あくまで外部から基板内部への酸素等の侵入を防止するものであれば足りるのに対し，本願発明１において求められるガスバリア性は，密封状態で充填された炭酸飲料等の外部への二酸化炭素透過を抑止するとともに，容器外部からの酸素等の透過を抑止するという高度のガスバリア性を必要とするものであるから，引用文献３における「耐透気性」をもって，本願発明１のプラスチック飲料用ボトルに求められる「ガスバリア性」と等価な性質が開示されているものとすることはできない。
本願発明１において問題とするガスバリア性とは，プラスチックの持つ低分子ガス透過性を改善することを目的とするものであり，例えば，本願明細書［試験１］の酸素及び二酸化炭素の透過度の結果を示す図７のとおり，未処理のＰＥＴボトルの酸素透過度４３．７（μｌ／ｄａｙ／ｐｋｇ。以下，透過度についての単位の記載を省略した場合は，この単位を意味する。），二酸化炭素透過度１４２．４に対し，本願発明１のボトルは，酸素透過度４．３ないし８．９，二酸化炭素透過度１１．９ないし１５．７である。
他方，引用発明３における「耐透気性」とは，引用文献３中に数値の記載はないものの，液晶表示装置の耐透気性一般に関する記載として，引用文献３の段落【０００２】で引用されている特開平２－６８５１９号公報（甲第８号証）によれば，例えば「３０ｃｃ／２４ｈｒ・ｍ２・ａｔｍ以下」（２頁左上欄１４行～１５行）であり，これを本願発明１における上記単位に換算すると，１，５００（μｌ／ｄａｙ／ｐｋｇ。ただし１cc＝１０
３μｌで，１ｐｋｇを表面が５００ｃｍ２＝０．０５
ｍ２の容器とする。）であって，本願発明１により実現される上記ガスバリア性の数値はおろか，本願において比較例とされる未処理ＰＥＴボトルで元来実現されているガスバリア性とも次元の異なるものであることは明らかである。さらに，引用文献３においては，耐透気性，耐透湿性を有する無機質膜と並んで反応性樹脂組成物及び光硬化性樹脂組成物が列挙されており（甲第７号証１欄４１行～４８行参照），これはプラスチックの性能を大きく超えるガスバリア性を得る本願発明１とはガスバリア性の程度が本質的に相違していることを示すものである。
このように，引用文献３は，本願発明１において技術的課題とするガスバリア性について開示しているのではなく，また，引用文献３の記載から，本願発明において技術的課題とするガスバリア性が示唆されるものではないから，引用文献３の記載から「硬質炭素膜がガスバリア性を有する点は周知である」とする審決の認定は誤りである。
エ　以上のとおり，引用文献３についての審決の認定判断は，本願発明１の属する技術分野と引用発明３の属する技術分野の相違を無視したものであるのみならず，本願発明の技術内容及び引用発明３の技術内容を正確に把握せずになされた認定判断でもあって，失当であることが明らかであり，引用発明３は引用発明１において硬質炭素膜を採用することの動機付けとなり得るものではない。したがって，引用文献３の記載事項を理由として，「引用発明１において上記公知技術を適用し，酸化ケイ素膜に換えて硬質炭素膜を採用することによって本願発明１とすることに格別の困難性は認められない。」（審決書４頁１２行～１４行）とした審決の認定判断は誤りである。


(4)　被告は，硬質炭素膜がガスバリア性を有することは周知であるとして，周知例として，審決における引用文献３のほか，米国特許第４８０９８７６号明細書（以下「乙第５号証文献」という。）及び特開平６－１６５７７２号公報（以下「乙第６号証文献」という。）を挙げる。
しかしながら，乙第５号証文献及び乙第６号証文献のいずれも，審判手続における拒絶理由通知にも，また，審決にも，引用刊行物として示されていないから，審決取消訴訟において，これを証拠として提出して硬質炭素膜がガスバリア性を有することが周知であると主張することは許されない。
また，平成１１年１２月７日付けの本件の拒絶理由通知及び審決には，「硬質炭素膜がガスバリア性を有する点は上記引用文献３にも記載されている・・・ように周知であり」（審決書４頁８行～９行）との趣旨の表現もあるものの，審決がこれに続いて「引用発明１において上記公知技術（原告注：引用文献３を指す。）を適用し」（同４頁１２行）と記載していることから明らかなように，引用文献３はそもそも公知技術として引用されているのであって，周知技術の一例として引用されているのではない。
拒絶理由通知制度は，審判官（又は審査官）が出願を拒絶すべき理由を発見したとき，出願人に対し，その旨の通知をすることによって，意見書を，さらに，必要があれば手続補正書をも，提出する機会を与え，もって特許出願手続の適正妥当な運用を図ることを目的とする制度であり，出願人の立場からみれば，特許権付与の目的を達成するための防御権の行使であるから，拒絶理由通知書に記載されていない先行技術文献の記載をもって拒絶査定をすることは防御権行使の機会を奪うものであって許されない。
また，審決取消訴訟において，本願発明１が特許法２９条２項の規定に該当することを立証するため，審判手続において取り調べなかった文献を提出して審決の認定判断の正当性を主張立証することが審決取消訴訟の審理範囲を逸脱するものであることは，最高裁大法廷判決昭和５１年３月１０日（民集３０巻２号７９頁）に照らし明らかである。
したがって，本件訴訟において，乙第５号証文献及び乙第６号証文献を考慮することは許されない。
２　取消事由２（本願発明１の奏する顕著な作用効果の看過による容易想到性についての判断の誤り）
審決は，「本願発明１の特有の効果であるとされる「リタ－ナブルな容器として使用することが出来る」という効果も，硬質炭素膜の高強度，耐磨耗性，化学的安定性等の周知の性質から，内壁面に硬質炭素膜をコーティングすることによって該効果を奏することは当業者が容易に予測しうる事項に過ぎない。なお，硬質炭素膜が，臭い成分の収着を抑制できるという特性を併せ持っていたとしても，硬質炭素膜の採用の容易性を左右するものではない。」（審決書４頁１５行～２０行）と認定するが，誤りである。
(1)　本願発明１は，プラスチックの飲料用ボトルにおいて，その内壁面のコーティング膜として硬質炭素膜を採用したことを要旨とするものであり，ここにいうプラスチックの飲料用ボトルとは内部に充填された飲料（炭酸飲料等）を密封して保持し，あるいは運搬するという用途に供される容器のことである。プラスチック材である密封ボトルに炭酸飲料等を充填する場合のコーティング膜に求められる特性は，①密封時におけるガスバリア性，すなわち，ボトル内部からの二酸化炭素等の透過及び外部からの酸素等の透過をともに抑止する性能であり，この密封時のガスバリア性と同時に，②臭い成分等の低分子有機化合物の収着を抑制すること，及び，③圧縮及び伸張に対する高い耐性（圧縮追随性及び伸張追随性）を有することである（容器の圧縮あるいは伸張により，内壁面のコーティング膜にクラックが生じた場合には，①のガスバリア性が著しく減殺されるものであることは，当業者にとって技術的に自明である。）。本願発明１におけるコーティング材である硬質炭素膜は，上記①ないし③の特性をともに満たすことができ，使用後再充填可能なリターナブルな容器として使用することができるという，顕著な作用効果を奏するものである。
他方，引用発明１において，プラスチック容器用のコーテイング材として開示されている物質は，酸化ケイ素である。コーティング材として酸化ケイ素ＳｉＯｘ薄膜を用いる場合には，クラック及び剥離を起こしやすいという特性を有することが，当業者において周知であり（甲第１３号証参照），引用発明１のように，酸化ケイ素薄膜をコーティング材として成膜したのみでは，特に内部充填物による伸張によりクラックが発生するものであって，このクラック発生防止のためにさらに塗工剤などを用いれば，製造工程が複雑化し生産コストを増大化させるものであるから，本願発明１における「プラスチック材により形成された飲料用ボトルの内壁面」に硬質炭素膜をコーティング材とした場合に得られる顕著な作用効果は実用上得られない。
そして，引用文献２には，前述のとおり，開口部を有するプラスチック器具の内表面に硬質炭素膜であるダイヤモンド状炭素膜を形成することが示されているだけで，当業者において引用発明２から密閉性を有するプラスチック容器を予測することはできない。
さらに，引用文献３においては，無機組成物と並んで反応性樹脂組成物及び光硬化性樹脂組成物が列挙されており，前述したように，引用文献３における耐透気性と，プラスチックの性能を大きく超えるガスバリア性を得る本願発明１とは本質的に相違している。
そうすると，本願発明１の奏する作用効果は，引用発明１，引用発明２及び引用発明３のいずれによっても，当業者において予測することのできない顕著な作用効果である。
審決は，何らの根拠を示すことなく，「本願発明１の特有の効果であるとされる「リターナブルな容器として使用することが出来る」という効果も，硬質炭素膜の高強度，耐磨耗性，化学的安定性等の周知の性質からリタ－ナブル容器として使用することができるという効果が当業者が容易に予測しうる事項に過ぎない」（審決書４頁１５行～１９行）と判断したものであって失当である。少なくとも本願発明１において硬質炭素膜によってプラスチックボトルの臭いの収着の問題を解決できることを見出だし，それによってボトルの再使用としてのリタ－ナブルな容器としての提供を可能としたことを考慮すれば，そのことを無視して，上記のような判断をすることはできない。


したがって，審決は，本願発明１の奏する顕著な作用効果を看過した結果，その効果は当業者が容易に予測しうる事項にすぎないと誤って判断したものである。(2)　審決は，「硬質炭素膜が，臭い成分の収着を抑制できるという特性を併せ持っていたとしても，硬質炭素膜の採用の容易性を左右するものではない」（審決書４頁１９行～２０行）と判断しているが，審決にはかかる判断の根拠が全く示されておらず，その理由が不備であることは明白である。本願発明１は，硬質炭素膜によってプラスチックボトルの臭いの収着の問題を解決できることを見出だし，それによってリタ－ナブルな容器としての提供を可能としたものであって，このことを見出して本願発明１の構成を採用したことに本願発明１の特徴がある。(3)　被告は，特許庁の審査基準（乙第２ないし第４号証）を引用して，「硬質炭素膜が，臭い成分の収着を抑制できるという特性を併せ持っていたとしても，硬質炭素膜の採用の容易性を左右するものではない。」とする審決の判断が，上記の特許庁の審査基準に沿ってなされたことは明らかであるから，その判断に誤りはない旨主張する。
しかしながら，被告の主張は，上記審査基準の趣旨を逸脱しており，失当である。被告が引用した審査基準の箇所は，発明の進歩性判断における「有利な効果」についての考え方を示した項目の部分である。この項目においては，「例えば，引用発明との構成の類似性や，複数の引用発明の組み合わせにより，一見当業者が容易に想到できたとされる場合であっても，請求項に係わる発明が，有利な効果であって，引用発明が有する効果とは異質な効果，または同質の効果であるが際だって優れた効果を有し，これらが技術水準から当業者が予測できたものでないときは，この事実により進歩性の存在が推認される」（審査基準１５頁２６行～３０行）と記載され，発明の構成が一見当業者が容易に想到できたとされる場合であっても，「有利な効果」であってかつ「異質な効果，または同質の効果であるが際だって優れた効果」があれば進歩性の存在が推認されうることが示されている。一方，被告が引用する審査基準の記載箇所にあるように，「なお，請求項に係る発明が有利な効果を有していても，当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが，起因ないし契機（動機付け）の観点から十分に論理づけられたときは，進歩性は否定される。」（同１６頁１２行～１４行）とするのは，単に「有利な効果」にとどまる程度の効果があったとしても，請求項に係る発明に想到することが，例えば引用発明の内容中の示唆，課題の共通性，機能・作用の共通性，技術分野の関連性等による動機付けの観点から十分に論理づけられる（予測可能である）といえるに至れば，進歩性が否定されることを示しているにすぎない。この点，上記のように，引用文献１ないし引用文献３に記載された発明により，本願発明１を想到する動機付けが，「十分」に得られるものとは到底言い難いものであり，さらに本願発明１の奏する作用効果は，単なる「有利な効果」を超える顕著な作用効果であるから，上記審査基準を根拠に審決が「硬質炭素膜が，臭い成分の収着を抑制できるという特性を併せ持っていたとしても，硬質炭素膜の採用の容易性を左右するものではない」とした審決の判断に誤りはないとする被告の主張は，明らかに失当である。
第４　被告の反論の要点
１　取消事由１（本願発明１及び引用発明１・２等についての理解の誤りによる容易想到性についての判断の誤り）について
(1)　本願発明１と引用発明１との技術的課題の相違について原告は，本願発明１と引用発明１の技術的課題が相違するとして，このことを根拠に，引用発明１に基づいて本願発明１との相違点に係る構成に想到するに必要な動機付けは存在しない旨主張する。
しかしながら，両発明の課題は，少なくとも，「ガスバリア性を高める」点で共通する。
したがって，当業者が，引用発明１に基づいて本願発明１との相違点に係る構成に想到するに必要な動機付けは存在するのであって，引用発明１を本願発明１の容易想到性を肯定する根拠の一つにした審決の判断に誤りはない。引用発明１が本願発明１の容易想到性を判断するための先行技術となるために必要とされる動機付けの存在を肯定する要件として，原告が主張するような両発明の技術的課題の完全な一致が求められているわけではないから，原告の主張は失当である。(2)　引用発明１と引用発明２との構成と技術的課題の違いに基づく，引用発明
１に引用発明２を適用することの困難性について
原告は，引用発明２が，あくまでも耐酸性，耐アルカリ性，耐溶剤性及び耐熱性のような性質に対して改善を要求される「器具」を対象としていることからみれば，引用発明２が飲料用ボトルのような容器をも対象としたものでないことは明白である，として，引用発明１が飲料用容器を対象にしているのに対し引用発明２は開口部を有する器具を対象にしているから，両者に技術的親近性はないので，引用発明１に引用発明２を適用することが当業者にとって容易であるとした審決の判断は誤りであると主張する。
しかし，審決の認定するとおり，引用文献２には，「この発明の器具は，たとえば・・・コップ，皿およびボウルなどの生活用品・・・などに幅広く利用することができる。」（甲第６号証１０欄１４行～１１欄３行）と記載されている。「コップ，皿およびボウルなどの生活用品」は，もはや実験器具等の器具ではなく，生活用品としての「容器」であるから，引用文献２には，飲料用容器が開示されていることは明らかである。そして，審決でも引用している引用文献２の「開口部に平行な断面の面積が前記開口部の面積と同等の内部空間および／またはそれ以上の内部空間を有すると共にダイヤモンド状炭素および／またはダイヤモンドの膜をその内表面に形成してなることを特徴とする器具。」（同１欄５行～９行）及び「前記器具の材質としては，ガラス，プラスチック等が挙げられる。」（同６欄９行～１０行）を併せて読めば，引用文献２には，「プラスチック材により形成された飲料用ボトルの内壁面に硬質炭素膜が形成されている飲料用容器」が開示されていることとなる。
したがって，引用発明２は，引用発明１と技術的親近性を有し，両者は，飲料用容器という共通の技術分野に属するから，当業者において，引用発明１に引用発明２の適用を試みることは通常のことである。引用発明１に引用発明２を適用することが当業者にとって容易であるとした審決の判断に誤りはない。(3)　引用発明３の技術的内容の誤認と周知性認定の誤りについて原告は，引用発明１と引用発明３の技術分野の違いから，引用発明１における酸化ケイ素膜を引用文献３に記載された硬質炭素膜に置換することは容易ではない旨主張する。


しかし，審決が引用文献３を挙げたのは，硬質炭素膜が一般に「耐透気性」すなわち一般的な「ガスバリア性」を有するものである点が周知であることを示すための例示としてのことである。したがって，引用文献３に記載された技術分野は関係がないし，「ガスバリア性」に係る技術事項（例えば，後述のような被適用部材の特性）を引用文献３に記載された事項に限定して解釈しなければならない必然性もない。硬質炭素膜の一般的性質として「ガスバリア性」を有するものである点が当業者に周知であるならば，それがどのような技術文献の中に記載されていたかに関わりなく，当該当業者にとって，「ガスバリア性」が必要な個所にこれを適用しようとする動機付けが存在することになる。
原告は，周知技術であっても，他の技術分野の当業者にとっては容易に転用し得るとは限らないから，引用発明３の属するのとは異なる技術分野に属する当業者が，引用発明１に対して硬質炭素膜を適用することが容易であるとした被告の主張が誤りである旨を主張する。しかし，本願発明１は，一面において，容器の技術分野に属する発明ではあるものの，他の一面においては，薄膜コーティング技術の技術分野に属する発明でもある。薄膜コーティング技術の分野の当業者においては，薄膜コーティング技術に関するという点で共通していれば，文献に記載されている適用分野が，「容器」であろうが，「液晶表示装置」であろうが，その技術を適用するに際しては何ら障害となるものではないのである。原告は，ガスバリア性について，本願発明１の飲料用ボトルの酸素透過度及び二酸化炭素透過度の数値と，引用文献３において引用されている特開平２－６８５１９号公報，特開昭６１－４１１２２号公報の酸素透過度及び二酸化炭素透過度の数値が本質的に相違する旨主張する。
しかし，原告の挙げる数値は，いずれも，各文献に開示されている数値の最大値であって，特開平２－６８５１９号公報の実施例及び比較例に記載されている他の数値は，本願発明１におけるものと大きく異なるものではない。しかも，本願発明１のガスバリア性についての原告の主張は，あくまで本願明細書の実施例に基づく主張であって，本願明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて把握された発明に基づく主張ではない。すなわち，本願明細書の請求項１には「プラスチック材により形成された飲料用ボトルの内壁面に硬質炭素膜が形成されていることを特徴とする炭素膜コーティング飲料用ボトル」と記載されているだけであり，その問題とする「ガスバリア性」が実施例に記載された数値に拘束される必然性はない。したがって，原告の主張は，請求項に記載された発明と実施例とを混同するものであり，失当である。
原告は，引用文献３においては，無機質膜であるＳｉＯ2や硬質炭素膜ととともに樹脂組成物も並列して記載されているから，審決において，引用文献３はＳｉＯ2と硬質炭素膜とを成膜のための等価な均等の物質ととらえていると解していることを不合理である旨主張している。しかし，審決でＳｉＯ2と硬質炭素膜とが並列に記載されているとしたのは，あくまで成膜のための物質としてのことであるのに，引用文献３の記載において，樹脂組成物が並列に記載されているのは，成膜のための物質としてのことではないから，原告の主張は失当である。(4)　硬質炭素膜がガスバリア性を有することが本願出願時において周知であったことは，乙第５号証文献及び乙第６号証文献の次のような記載から明らかである（特に，乙第５号証文献には，プラスチック容器のガスバリア性を向上させるために容器内壁面にＤＬＣ膜を形成することも記載されている。）。
①　乙第５号証文献
・「食品又は飲料用の容器であって，気体や蒸気の浸透性を低減したものである。容器は，好ましくは，ＤＬＣ膜で被覆されたプラスチック樹脂で形成される。」（乙第５号証の第１頁右欄（要約の欄）１５行～１８行）・「上記の，および，本願請求項に記載の改良された容器は，透明性に優れ，酸素，二酸化炭素，蒸気や飲食物の香気に対してかなりの非透過性を有する。」（同４頁右欄（４欄）１８行～２１行）
・「１．飲食物用の開口部を有する空の容器であって，該容器はガスや蒸気の浸透性を減少する膜を少なくとも部分的に被覆されたプラスチック樹脂又は蝋製の容器であり，前記膜はＤＬＣ膜又はダイヤモンド膜である容器」（同４頁右欄（４欄）６５行～５頁左欄（５欄）２行（請求項１））・「１０．前記膜が，部分的に容器内壁面を被覆する請求項１の容器」（同５頁左欄（５欄）２５行～２７行（請求項１０））・「１２．開口部側に首部を有するボトルからなる請求項１の容器」（同５頁右欄（６欄）１行～２行（請求項１２））
②　乙第６号証文献
・「ダイヤモンド組成物からなるコーティング２５が蒸着された，又はダイヤモンドでコーティングしたバリアラベル４５によって被覆されたプラスチックの容器１０ａ。ダイヤモンドのコーティングは，容器内への気体の浸透に対して有効なバリアを提供し，容器特にプラスチックの真空採血容器の寿命を延ばすのに有用である。」（乙第６号証１頁左下欄５行～１１行（【要約】における【構成】の欄））
２　取消事由２（本願発明１の奏する顕著な作用効果の看過による容易想到性についての判断の誤り）について
(1)　原告は，引用発明１のように酸化ケイ素薄膜をコーティングしたものではクラックが発生して本願発明１のリターナブル可能という作用効果を奏するものではない旨，及び，審決は，何らの根拠を示すことなく，「硬質炭素膜の高強度，耐磨耗性，化学的安定性等の周知の性質からリタ－ナブル容器として使用することができるという効果が当業者が容易に予測しうる事項に過ぎない」（審決書４頁１６行～１９行）と判断したものであって失当である，少なくとも本願発明１において硬質炭素膜によってプラスチックボトルの臭いの収着の問題を解決できることを見出だし，それによってリタ－ナブルな容器としてのボトルの提供を可能としたことを考慮すれば，そのことを無視して，上記のような判断をすることはできない旨を主張する。しかし，審決は，硬質炭素膜が，高強度，耐摩耗性，化学的安定性という特質を有するから，これを引用発明１における容器のようなプラスチック容器に適用した場合に，表面の膜は，高強度で，耐摩耗性が大きく，化学的に安定したものとなることが予測され，したがって，クラックが生じたり内容物で腐食されたりする可能性が小さいものとなって何度も利用可能となり得ること，すなわち，リターナブル可能となることが予測されるものであると判断したものであり，その判断に誤りはない。したがって，審決の上記判断に何の根拠もないとする原告の主張は失当であり，審決は，本願発明が奏するとされる作用効果を看過したものではなく，審決に誤りはない。


(2)　原告は，審決における「硬質炭素膜が，臭い成分の収着を抑制できるという特性を併せ持っていたとしても，硬質炭素膜の採用の容易性を左右するものではない。」（審決書４頁１９行～２０行）との判断は根拠が示されていないから理由が不備である旨主張する。
しかし，審決の上記記載は，「ガスバリア性」によって硬質炭素膜を引用発明１に適用する動機付けが認められた以上，「臭い成分の収着を抑制できるという特性」は上記の適用に好都合な効果を加えるものにすぎず，上記動機付けの阻害要因となるものではないから，その採用の容易性を左右するものではないという判断を示したものである。
この点について，特許庁の審査基準には次のように記載されている。（乙第２ないし第４号証）
「なお，請求項に係る発明が有利な効果を有していても，当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが，起因ないし契機（動機付け）の観点から十分に論理づけられたときは，進歩性は否定される。
例１：（略）
例２：光電変換半導体装置の半導体層のうち，光が入射される側の半導体領域の材料に珪素炭化物を採用することが，同領域の光の吸収を少なくする観点から容易であった以上，この半導体領域が第二の半導体領域のｉ型劣化性を防止するという効果を併せ有するとしても，珪素炭化物の容易性を左右するものではない。（参考：昭６３（行ケ）２８２）」（１６頁１２行～２３行）したがって，上記の「硬質炭素膜が，臭い成分の収着を抑制できるという特性を併せ持っていたとしても，硬質炭素膜の採用の容易性を左右するものではない。」とする審決の上記判断は，過去の判例に基づいて定められた審査基準に沿ってなされたものであり，誤りはない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（本願発明１及び引用発明１・２等の理解の誤りによる容易想到性についての判断の誤り）について
(1)　審決が，
ア　引用発明１が，各種飲食用のプラスチック容器に関するものであり，ガスバリア性を高めること課題としていること，及び，「引用発明１の「小型プラスチック容器」は本願発明１の「飲料用ボトル」に相当する。」（審決書３頁３１行～３２行）ことを認定し，
イ　「本願発明１と引用発明１は「プラスチック材により形成された飲料用ボトルの内壁面に膜が形成されていることを特徴とする膜コーティング飲料用ボトル」である点で一致している。そして，飲料用ボトル内壁面にコーティングする膜が，本願発明１においては「硬質炭素膜」であるのに対し，引用発明１においては「酸化ケイ素膜」である点で相違している。」（同３頁３３行～３７行）と認定し
た上で，
ウ　上記相違点について
①「引用文献２には，プラスチックの器具・・・の内表面に硬質炭素膜であるダイヤモンド状炭素膜を形成すること・・・が記載されており，しかも，引用文献２に記載の発明は，「コップ，皿およびボウルなどの生活用品」すなわち飲料用容器という同じ技術分野に属するものにも適用可能である・・・ことも記載されているから，「飲料用プラスチック容器の内壁面に硬質炭素膜をコーティングすることは公知技術である。」（同４頁１行～７行），
②「硬質炭素膜がガスバリア性を有する点は上記引用文献３にも記載されている・・・ように周知であり」（同４頁８行～９行），③引用文献３においては，「プラスチック材の成膜物質としてＳｉＯｘ（酸化ケイ素）であるＳｉＯ２と硬質炭素膜が並列に記載されており両者は成膜のための等価な均等の物質ととらえられている」（同４頁９行～１２行）と認定し，エ　上記アないしウの認定に基づいて，「引用発明１において上記公知技術を適用し，酸化ケイ素膜に換えて硬質炭素膜を採用することによって本願発明１とすることに格別の困難性は認められない。」（同４頁１２行～１４行）と判断していることは，当事者間に争いがない。
(2)　審決の上記認定判断について，検討する。
ア　上記(1)アについて
甲第５号証によれば，引用文献１には，次の記載があることが認められる。
①「【従来の技術】　従来からポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ），ポリカーボネート（ＰＣ）・・・等は成形性に優れ，軽量の成型物が得られるため，各種飲食品容器の成形用素材として汎用されている。」（段落【０００２】）②「しかしながら，小型のＰＥＴ容器は大型のPET容器に比べガスの透過性が比較的大きいために，・・・炭酸飲料用容器としては不適であり」（段落【０００４】）
③「本考案は，上記の欠点を解消し，ガスバリアー性を高め，しかも昨今の環境問題をクリアーできる，リサイクル可能なかつ安価な小型プラスチック容器を提供することを目的とするものである。」（段落【０００９】）
④「【課題を解決するための手段】
上記の目的は，比較的に低温，低真空度で，それほど高価な耐高真空性を必要としないプラズマＣＶＤにより小型プラスチック容器の表面に酸化ケイ素の薄膜を形成することにより達成できる。」（段落【００１０】）⑤「【考案の効果】以上説明したように本考案の小型プラスチック容器は，プラズマＣＶＤによって酸化ケイ素薄膜が容器全体に均一に形成され，優れたガスバリアー性を示し，小型プラスチック容器の体積に対する表面積率が大きいことによる内容物に対する酸素水蒸気等の透過物質の影響を大巾に低下させることができる。また酸化ケイ素膜は透明性に優れ，かつ薄いためクラックが発生し難く，フレキシビリティーに優れているので，容器の外観，性能を何等に損なうこともない。」（段落【００２１】）
引用文献１の上記認定の各記載によれば，引用文献１には，「炭酸飲料用容器」（上記②）として使用される「小型プラスチック容器」（③）のガスバリア性の改善（②，③）を課題とする発明が記載されていることが認められる。また，ガスバリア性が問題となる炭酸飲料用容器が「ボトル」に相当することは自明である。
そうすると，「引用発明１の「小型プラスチック容器」は本願発明１の「飲料用ボトル」に相当する」との審決の上記認定に誤りがないことは，明らかである。
イ　上記(1)イについて
両発明の一致点，相違点に関する審決の上記(1)イの認定については，原告も争わないところである。
ウ　上記(1)ウ①について
甲第６号証によれば，引用文献２には，次の記載があることが認められる。
①「２．特許請求の範囲


(1)開口部に平行な断面の面積が前記開口部の面積と同等の内部空間および／またはそれ以上の内部空間を有すると共にダイヤモンド状炭素および／またはダイヤモンドの膜をその内表面に形成してなることを特徴とする器具。」（１欄５行～９行）
②「本発明の器具の形状は・・・。前記器具の材質としては，ガラス，プラスチック等が挙げられる。」（６欄３行～１０行）
③「プラスチックとしては，特に制限されることはなく，通常のものを用いることができ，たとえば，・・・熱可塑性ポリエステル樹脂，・・・が挙げられる。」（７欄５行～１４行），「前記熱可塑性ポリエステル樹脂としては，たとえば，ポリエチレンテレフタレート・・・等が挙げられる。」（９欄９行～１１行）④「この発明の器具は，たとえば，・・・秤量ビンや吸引ビン，採取ビンなどのビン類，・・・コップ，皿およびボウルなどの生活用品・・・などに幅広く利用することができる。」（１０欄１４行～１１欄３行）⑤「［発明の効果］以上のように，本発明によれば・・・素材としてプラスチックを使用した場合，軽量で割れない等の利点を生かすことができ，内表面にダイヤモンド状炭素および／またはダイヤモンドの膜を形成しているので耐酸性，耐アルカリ性および耐溶剤性の大きな器具を提供することができる。」（２０欄１０行～１８行）
引用文献２の上記認定の各記載によれば，引用文献２には，プラスチック製（上記②，③，⑤）の「コップ，皿およびボウルなどの生活用品」（同④）の内表面にダイヤモンド状炭素の膜を形成したもの（同①，⑤）が記載されているといい得ることが明らかであるから，引用文献２に，「プラスチックの器具・・・の内表面に硬質炭素膜であるダイヤモンド状炭素膜を形成することが記載され」（審決書４頁１行～３行）ている旨の審決の認定に誤りはない。また，少なくともプラスチック製のコップは，飲料用プラスチック容器の一種であると認めることができるから，引用文献２には，同文献記載の発明が「「コップ，皿およびボウルなどの生活用品」すなわち飲料用容器という同じ技術分野に属するものにも適用可能である・・・ことも記載されている」（審決書４頁３行～５行）との審決の認定，及び，「飲料用プラスチック容器の内壁面に硬質炭素膜をコーティングすることは公知技術である。」との審決の認定には，いずれも誤りはない。
エ　上記(1)ウ②について
(ア)　甲第７号証によれば，引用文献３には，次の記載があることが認められる。
①「【要約】
【目的】液晶表示装置の基板の耐透気性，耐透湿性が低いと表示部に気泡を生じたり液晶自体の抵抗率の低下等による特性の変化が生じ，表示むらが生じるので，その対応策が基板の表裏両面にほどこすことが考えられているがその端面に対する処理は考えられていなかった・・・本発明の目的はこの端面処理を行い，基板内部への水，酸素等の侵入を防ぎ，液晶表示装置の信頼性を向上させる点にある。」（１頁左欄２行～１１行）
②「前記耐透気化，耐透湿化処理に使用する薬剤としては，プラスチック基板端面に適用して端面に耐透気化，耐透湿化特性を与えるものであれば特に制限はない。ＳｉＯ２や硬質炭素膜，ＢＮ，ＡｌＮ，Ｓｉ3Ｎ4等の耐透気性，耐透湿性無機質膜を通常の成膜方法により端面に適用することができる。」（１欄４１行～４６行）
(イ)　乙第５号証によれば，乙第５号証文献（米国特許４８０９８７６号の明細書・１９８９年３月７日発行）には，次の記載があることが認められる（なお，乙第５号証の被告提出の訳文については，原告がその正確性について一部異議を述べているので，本判決においては，被告提出の訳文について，「containerbody」を「容器本体」とする等の修正を加えた。）。①「減少されたガス及び蒸気透過性を有する食品及び飲料用容器本体。容器本体は好ましくはダイヤモンド様炭素で被覆されたプラスチック樹脂で形成される。」（１頁要約，訳文①項）
②「本願に記載され，クレームされている，改良された容器本体は，透明性に優れ，酸素，二酸化炭素，蒸気や飲食物の香気に対してかなりの非透過性を有する。」（４欄１８行～２１行，訳文②項）
③「１．飲食物用の開口部を有する中空の容器本体であって，該本体はガスや蒸気の透過性を減少する膜を少なくとも部分的に被覆されたプラスチック樹脂・・・であり，前記膜はダイヤモンド様炭素膜又はダイヤモンド膜であるもの。」（４欄６５行～５欄２行，訳文③項）
④「１０．前記膜が，部分的に容器内壁面を被覆する請求項１の容器本
体」（請求項１０，訳文④項）
⑤「１２．開口部側に首部を有するボトルからなる請求項１の容器本体」
（請求項１２，訳文⑤項）
(ウ)　乙第６号証によれば，乙第６号証文献（特開平６－１６５７７２号公報・平成６年６月１４日発行）には，次の記載があることが認められる。①「【構成】ダイヤモンド組成物からなるコーティング２５が蒸着された・・・プラスチックの容器１０ａ。ダイアモンドのコーティングは，容器内への気体の浸透に対して有効なバリアを提供し，容器特にプラスチックの真空採血容器の寿命を延ばすのに有用である。」（１頁左欄５行～１１行）②「本発明は，容器特にプラスチック製の真空採血管のための気体及び水分の浸透を防止するのに有効なバリアを提供するためのバリアコーティング・・・に関する。」（１欄４８行～２欄１行）
③「ダイヤモンド組成物の透明度は高く，その耐久性は，衝撃，摩滅及び引っ掻きに十分耐える。」（３欄２５行～２６行）
④「米国特許第４，６９８，２５６号，第４，８０９，８７６号及び第５，０５５，３１８号に記載されているように，高周波放電，・・・又はプラズマ化学蒸着によって，ダイヤモンド組成物からなるコーティングを基板の上に形成してもよい。」（５欄１７行～２３行）
⑤「一般に，本発明のダイヤモンド組成物は，ダイヤモンドの構造と類似の稠密化学構造で結合しているが長距離結晶秩序・・・を有しない炭素原子からなる。」（５欄２６行～３０行）


(エ)　上記各刊行物の上記認定の各記載によれば，硬質炭素膜（ダイヤモンド様膜）がガスバリア性を有すること，硬質炭素膜のこの性質をプラスチックの面の改良のために使用することができることは，引用文献３を初めとする，技術分野を必ずしも同じくしない複数の文献に当然のこととして記載されていることが認められるから，本願発明の出願時において，プラスチックに関する当業者の間では，狭い範囲でとらえた技術分野の相違を超えて，周知であったものと認めることができる。
したがって，審決の上記(1)ウ②の認定に誤りはない。原告は，引用文献３は公知技術として引用されているのであって，周知技術の一例として引用されているのではない，と主張する。しかし，甲第１８号証によれば，特許庁の審判手続きにおける拒絶理由通知において，「硬質炭素膜がガスバリア性を有する点は引用刊行物３（判決注：引用文献３）に記載されている・・・ように周知である」（３頁１０行～１１行）との指摘がなされたことが認められ，また，審決は，前記のとおり，「硬質炭素膜がガスバリア性を有する点は上記引用文献３にも記載されている・・・ように周知であり」と説示しているのであるから，審決が引用文献３に記載されているそれ以外の事項を公知技術として挙げているとみるべきか否かはともかく，硬質炭素膜がガスバリア性を有することを周知事項と位置付けていることは，明らかというべきである。また，周知事項は，当業者ならば当然知っているはずの事項なのであるから，それを認めるための根拠となるための資料を事前に出願人に告知する必要はなく，これを認めるための根拠は，周知事項であるか否か自体が訴訟の段階で争われるに至ったとき，当業者でない裁判所の判断の資料として必要となる限りにおいて求められるにすぎない，というべきである。そうである以上，乙第５号証文献及び乙第６号証文献のいずれも，審判手続における拒絶理由通知にも，また，審決にも，引用刊行物として示されていないから，審決取消訴訟においてこれを証拠として提出して硬質炭素膜がガスバリア性を有することが周知であると主張することは許されない，とする原告の主張は，採用できないという以外にない。なお，「引用発明１において上記公知技術を適用し，酸化ケイ素膜に換えて硬質炭素膜を採用することによって本願発明１とすることに格別の困難性は認められない」（審決書４頁１２行～１４行）とする審決の認定における「上記公知技術」とは，「上記引用文献２に記載の発明」（同４頁３行～７行参照）のことであり，引用発明２のことを指しているものとみるのが，文脈上自然であり，これを引用発明３をも指しているとする原告の主張は採用し得ない。もっとも，審決においては，「むすび」の項に，本願発明１は，「引用文献１乃至３に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができた」（同４頁２２行～２３行）との上記記述と整合しない記載も存在する。しかし，拒絶理由通知における前記の指摘事項と，審決の「対比・判断」の欄における前記の認定を参照すれば，この記載は，引用刊行物３に，硬質炭素膜がガスバリア性に優れることが周知事項であることを示す一例としての位置付けを与えることを排斥するものではないということができる。
オ　上述のとおり，引用発明１は，ガスバリア性を高めることをその技術的課題とするものであるから，そこには，そこで用いられている酸化ケイ素薄膜に換えて，ガスバリア性に優れた他の物を用いる動機付けは，十分存在するということができる（原告が主張するように，コーティング材として酸化ケイ素ＳｉＯｘ薄膜を用いる場合には，クラック及び剥離を起こしやすいという特性を有することが，当業者において周知であったとすれば，このことはより強くいい得るところである。）。したがって，既に引用発明１があるところに，ガスバリア性に優れた他の物であって飲料用ボトルに用いる上で格別の障害のない物が知られるに至れば，引用発明１の酸化ケイ素薄膜に換えてそれを用いる構成に至ることに，格別の困難は存在しないことが，明らかである。そして，硬質炭素膜がガスバリア性を有することが周知であったこと，硬質炭素膜の飲料用容器への適用が可能であることが引用発明として公知であったことは，前述のとおりである。そうである以上，引用発明１にみられるガスバリア性を高めるという技術的課題の解決を動機として，そこで用いられている酸化ケイ素薄膜に換えて硬質炭素膜を用いる構成に想到することは，容易になし得たことであったという以外にないのである。そうである以上，審決が，引用発明１及び同２並びに上記周知事項をその根拠として本願発明１の容易想到性を認めることは，それを妨げるべき何か特別の事情がない限り，許されるものというべきであり，上記特別の事情に該当すべきものは本件全証拠によっても認められないから，審決の(1)ウ③の認定の当否にふれるまでもなく，これを認めた審決に誤りはないということができる。
(3)　原告は，本願発明１と引用発明１とは技術的課題が相違し，引用発明１に基づいて本願発明１に想到する動機付けは存在しないと主張する。しかしながら，原告の主張は，主張自体失当という以外にない。原告の主張は，本願発明１の構成に想到するための動機付けは，本願発明１の技術的課題の認識以外に存在し得ないことを当然の前提とするものであり，このような前提が認められないことは論ずるまでもないことであるからである（一般に，異なった動機で同一の行動をとることは珍しいことではない。発明もその例外ではなく，異なった技術的課題の解決が同一の構成により達成されることは，十分あり得ることである。）。問題とすべきは，本願発明１の技術的課題ではなく，引用発明１等，本願発明１以外のものの中に，本願発明１の構成に至る動機付けとなるに足りる技術的課題が見いだされるか否かである。上記技術的課題は，本願発明１におけるものと同一であっても，もちろん差し支えない。しかし，これと同じである必要はない。したがって，本願発明１の構成の容易想到性の検討においては，本来，引用発明１の技術的課題を明らかにすることは必要であるものの，本願発明１の技術的課題について論ずることは，無意味であるということができるのである（両発明の課題に共通するところがあったとしても，それは，いわば結果論にすぎない。）。そして，引用発明１に，本願発明１に至る動機付けとなるに足りる技術的課題（ガスバリア性の向上）が認められることは，既に述べたとおりである。原告の主張は採用できない。


(4)　原告は，引用発明２は，耐薬品性に優れた高強度の器具を提供するという，本願発明１の技術的課題とは全く関係のない，別個の技術的課題を解決するためになされたものであり，しかも，その対象は耐薬品性の改善を要求される「器具」であり，ガスバリア性が問題とならない開口型の器具のみを開示するものであり，開口部を密閉状態で使用し，高度のガスバリア性を解決するという飲料ボトルのような容器を対象とするものではないから，引用発明１に引用発明２を適用して，本願発明１との相違点に係る構成を想到することは当業者が容易になし得たことであるとした審決の認定判断は誤りである旨主張する。しかしながら，審決は，引用発明１と引用発明２のみに基づいて，本願発明の容易想到性を認定判断したものではない。審決は，引用発明１と引用発明２以外に前記の硬質炭素膜がガスバリア性を有するとの周知の技術事項をも根拠として，引用発明１に引用発明２を適用して，本願発明１に係る構成を想到することは当業者が容易になし得たことであると認定したものであり，この判断が誤りがないものとして首肯することができることは，前示のとおりである。したがって，原告の上記主張は，採用することができない。(5)　原告は，引用文献３は，液晶表示装置に関するものであって，本願発明１とは技術分野が全く相違し，膜が形成されている対象，それらが奏している作用効果においても異なり，両発明の間には，技術的に両者を組み合わせ，あるいは置換する技術的親近性は存在せず，したがって，「引用発明１において上記公知技術を適用し，酸化ケイ素膜に換えて硬質炭素膜を採用することによって本願発明とすることに格別の困難性は認められない。」（審決書４頁１２行～１４行）とした審決の認定判断は誤りである旨主張する。
しかしながら，審決は，硬質炭素膜がガスバリア性を有することが周知技術であることを，容易想到性の判断の根拠にしており，引用文献３に周知例としての役割を負わせていることは，前示のとおりである。したがって，原告の上記主張は失当である。
もっとも，審決は，引用文献３の記載を引用し，「プラスチック材の成膜物質としてＳｉＯｘ（酸化ケイ素）であるＳｉＯ2と硬質炭素膜が並列に記載されており両者は成膜のための等価な均等の物質ととらえられているから」（審決書４頁９行～１２行）として，同文献を，単なる周知例としてのみでなく，公知例としても引用しているような説示もしているけれども，審決が挙げた同記載を除いたとしても，容易想到性についての審決の結論を変える必要性がないことは，既に述べたところから明らかである。
また，原告は，周知技術とは，その技術分野で常識となっている技術のことであるから，仮に引用文献３の液晶基板の処理分野においては，周知の程度に至った公知技術であるとしても，引用文献３の存在をもって，プラスチック飲料用ボトルの技術分野に属する本願発明１における当業者にとってそれを周知とすることはできない旨を主張する。しかし，引用文献３のみならず，乙第５号証文献及び乙第６語証文献のような文献が存在し，これらによれば，プラスチック飲料用ボトルの技術分野においても，硬質炭素膜がガスバリア性に優れることが周知であったと認められることは，前示のとおりである。原告の上記主張は，採用することができない。
(6)　原告は，「引用発明３における「耐透気性」とは，あくまで外部から基板内部への酸素等の侵入を防止するものであれば足りるのに対し，本願発明１において求められるガスバリア性は，密封状態で充填された炭酸飲料等の外部への二酸化炭素透過を抑止するとともに，容器外部からの酸素等の透過を抑止するという高度のガスバリア性を必要とするものであるから，引用文献３における「耐透気性」をもって，本願発明１の「ガスバリア性」と等価な性質が開示されているものとはいえない。」と主張し，また，本願明細書の［試験１］における酸素透過度，二酸化炭素透過度と引用発明３における耐透気性の概算数値とを比較して，次元の異なるものである旨主張する。
しかしながら，本願発明１は，その特許請求の範囲の請求項１に規定されるとおり，「プラスチック材により形成された飲料用ボトルの内壁面に硬質炭素膜が形成されていることを特徴とする炭素膜コーティング飲料用ボトル」であって，その内壁面に形成される硬質炭素膜について，膜厚，密度，形成方法，ガスバリア性等について何らの限定も存在していないのである。原告が主張する高度のガスバリア性あるいは次元の異なる数値は，あくまでも，本願明細書における実施例についての数値であるから，原告の上記主張は，本願発明１の特許請求の範囲の記載が，硬質炭素膜の膜厚，密度，形成の方法，ガスバリア性について何ら限定せずに広い範囲で請求されていることを前提としていない議論であって，失当である。２　取消事由２（本願発明１の奏する顕著な作用効果の看過による容易想到性についての判断の誤り）について
(1)　原告は，本願発明１は，①密封時のガスバリア性と，②臭い成分の収着を抑制すること，③圧縮及び伸張に対する高い耐性を同時に満たすことができ，「使用後再充填可能なリターナブルな容器として使用することができる」等の顕著な作用効果を奏するものであるにもかかわらず，審決は，何らの根拠を示すことなく，「本願発明１の特有の効果であるとされる「リターナブルな容器として使用することが出来る」という効果も，硬質炭素膜の高強度，耐磨耗性，化学的安定性等の周知の性質から，内壁面に硬質炭素膜をコーティングすることによって該効果を奏することは当業者が容易に予測しうる事項に過ぎない」（審決書４頁１５行～１９行）と判断したものであって，本願発明１の顕著な作用効果を看過した旨主張する。
しかし，本願発明１の構成自体は想到の容易なものであったことは，既に述べたとおりであり，このように構成につき容易想到性が認められる発明に対して，それにもかかわらず，それが有する効果を根拠として特許を与えることが正当化されるためには，その発明が現実に有する効果が，当該構成のものの効果として予想されるところと比べて格段に異なることを要するものというべきである。他方，本願発明１の構成は，その特許請求の範囲の請求項１に記載されているとおり，「プラスチック材により形成された飲料用ボトルの内壁面に硬質炭素膜が形成されていることを特徴とする炭素膜コーティング飲料用ボトル」というものであって，本願明細書の特許請求の範囲の請求項３ないし５の発明のように，特定の密度の硬質炭素膜をその構成とするものでも，請求項７の発明のように，特定の酸素透過量をその構成とするものでも，請求項８の発明のように特定の条件で形成されることをその構成とするものでもない。したがって，本願発明１自体の効果として主張することが許されるのは，上記のようなものを含む特定の構成によって得られる効果ではなく，本願発明１の上記の構成要件を満たす限り得ることができるという範囲にとどまるものとならざるを得ない。


平成１７年（行ケ）第１０３８３号　審決取消請求事件平成１８年２月２７日判決言渡，平成１８年２月１３日口頭弁論終結
判　　　　決
原　告　　　　　　ガラスリソーシング株式会社
訴訟代理人弁理士　入交孝雄
被　告　　　　　　特許庁長官　中嶋誠
指定代理人　　　　岡田孝博，長谷川一郎，大橋康史，青木博文
主　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
本判決においては，審決や書証等を引用する場合に，公用文の表記法に従い，あるいは，本文中に指定した略称を用いた箇所がある。また，「瓶」「びん」「ビン」については，「瓶」の表記に統一した。
第１　原告の求めた裁判
「特許庁が不服２００４－４１４７号事件について平成１７年１月５日にした審決を取り消す。」との判決。
第２　事案の概要
本件は，原告が，名称を「廃ガラス破砕粒からなる透水性地盤改良用資材」とする発明につき特許出願をしたが拒絶査定を受け，これを不服として審判請求をしたところ，発明の進歩性の欠如（特許法２９条２項），先願明細書記載の発明との同一（同法２９条の２）を理由に，審判請求は成り立たないとの審決がされたため，同審決の取消しを求めた事案である。
前記特許出願の願書に添付された明細書（甲５）の記載によれば，「本発明は，一般廃棄物，産業廃棄物として産出される瓶ガラス，板ガラス，あるいは陶磁器などのガラス質の廃棄物を原料として，新たな用途に再生する技術に関するものであり，具体的には土木建築用の地盤改良用資材，あるいは耕地，畑地の土壌の通水性を向上する透水性地盤改良用資材に関するものである。」（段落【０００１】），「解決しようとする問題点は，ガラス瓶などのガラス質廃棄物をその形態や成分組成，色合いなどに応じた選別を必要とせず，これらのガラス質の特性を活用して有効に利用できる用途を創出し，そのため，これらのガラス質廃棄物を有効利用できる用途に適合した形態を確認し，また，その形態に加工する低コストで大量生産可能な製造方法を創出することにある。」（段落【０００５】）とされている。
１　特許庁における手続の経緯
(1)　本願発明（甲５）
発明の名称：「廃ガラス破砕粒からなる透水性地盤改良用資材」
出願番号：特願２０００－１４１１８４号
出願日：平成１２年５月１５日
(2)　本件手続（甲４，９）
拒絶査定日：平成１６年１月２８日
審判請求日：平成１６年３月２日（不服２００４－４１４７号）
審決日：平成１７年１月５日
審決の結論：「本件審判の請求は，成り立たない。」
審決謄本送達日：平成１７年１月２７日
２　本願発明の要旨（請求項１ないし５のうち請求項１のみを記載する。以下，請求項１の発明を「本願発明」という。）
【請求項１】
瓶ガラス，板ガラス，あるいは陶磁器などのガラス質原料を破砕して細粒化したガラス粒からなる透水性地盤改良用資材。
３　審決の理由の要点
審決の理由は，以下のとおりであるが，要するに，①本願発明は，刊行物１（特開平８－２４６４３７号公報，本訴甲１）に記載の発明（以下「刊行物１発明」という。）及び刊行物２（特開平１１－３１９７９１号公報，本訴甲２）に記載の技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができず，また，②先願（特願平１０－３２００９５号，特開２０００－１４４７４８号公報，本訴甲３）の願書に昀初に添付された明細書（以下「先願明細書」という。）に記載の発明と同一であるから，同法２９条の２の規定により特許を受けることができない，というものである。
(1)特許法２９条２項違反についての審決の判断
「刊行物１には以下の発明が記載されていると認められる。『空隙を有するように部分接着して，軟弱地盤の圧密強化や液状化防止に役立つ，棒状透水性ブロックからなる地盤排水材料を得るための無機発泡体であって，自動車窓ガラスやビール，酒，ジュース等の飲料水用ガラス瓶および調味料用ガラス瓶等の廃ガラスを利用して得た発泡ガラスビーズからなる，無機発泡体。』」「本願発明と，刊行物１発明とを対比すると，・・・両者は，『瓶ガラスなどのガラス質原料を利用した，透水性地盤改良用資材。』の点で一致し，以下の点で相違している。
相違点：『資材』が，本願発明は，ガラス質原料を破砕して細粒化したガラス粒であるのに対し，刊行物１発明は，ガラス質原料を利用して得た発泡ガラスビーズ
からなる無機発泡体である点
上記相違点について検討する。
刊行物２には，・・・ガラス瓶等の廃棄ガラスから製造したガラスカレットを，道路舗装材，埋め戻し材，舗装ブロックの敷砂等の建設用資材として使用することが記載されており，刊行物１記載の無機発泡体を刊行物２記載のガラスカレットに替えて本願発明を当業者がなす点に格別困難性は認められず，本願発明が奏する作用効果も，当業者が予期し得る程度のものであって，格別のものとはいえない。」
(2)　特許法２９条の２違反についての審決の判断
「先願明細書には以下の発明が記載されていると認められる。『地盤に透水性層を形成するために利用される原料である，瓶ガラスや板ガラス等のガラス廃材を粉砕したガラス質粉末。』」
「本願発明と，上記先願明細書記載の発明とを対比すると，先願明細書記載の発明の『ガラス廃材』，『粉砕』，『ガラス質粉末』，及び『原料』は，本願発明の『ガラス質原料』，『破砕』，『細粒化したガラス粒』，及び『資材』にそれぞれ相当するから，両者は，同一である。」
(3)　審決のむすび


「したがって，本願発明は，上記刊行物１，２記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，あるいは，上記先願明細書記載の発明と同一であり，しかも，本願発明の発明者が，上記先願の発明者と同一であるとも，また，本願出願時に，その出願人が上記先願の出願人と同一であるとも認められないので，特許法２９条２項，あるいは，同法２９条の２の規定により特許を受ける
ことができない」
第３　原告の主張（審決取消事由）の要点
審決は，特許法２９条２項についての対比及び判断を誤り（取消事由１），また，同法２９条の２についての対比及び判断を誤ったものである（取消事由２）から，取り消されるべきである。
１　取消事由１（特許法２９条２項についての対比及び判断の誤り）(1)　審決が，刊行物１発明の「軟弱地盤の圧密強化や液状化防止」は本願発明の「地盤改良」に相当すると認定したのは，誤りである。本願発明における「地盤改良」は破砕したガラス粒が堆積して透水性が発揮されることによりもたらされるものであるのに対し，刊行物１発明の「軟弱地盤の圧密強化や液状化防止」は「空隙を有するように部分接着して，軟弱地盤の圧密強化や液状化防止に役立つ，棒状透水性ブロック」という構造物の機能によりもたらされるものである。審決は，このような両発明の構造上の相違や，透水性の由来を考慮することなく，単に「軟弱地盤の圧密強化や液状化防止」「地盤改良」という文言のみを対比したものであって，不当である。
(2)　審決が，刊行物１発明と本願発明は「瓶ガラスなどのガラス質原料を利用した，透水性地盤改良用資材」という点で一致し，本願発明の「資材」はガラス粒であるのに対して，刊行物１発明の「資材」は無機発泡体である点で相違すると認定したのは，誤りである。
本願発明は，ガラス破砕粒が堆積した状態で有する透水性を利用して，廃ガラス材について透水性地盤改良用資材という新たな用途を創出したものである。これに対して，刊行物１発明は，ガラス質原料による無機発泡体（ガラスビーズ）を「空隙を有するように部分接着」させて「棒状透水性ブロック」をなすことにより初めて透水性を取得するものであって，無機発泡体自体が堆積した状態で透水性を有するものではなく，「空隙を有するように部分接着」された構造を欠く限り，透水性を得ることはできない。したがって，両発明は，個々のガラス粒ないし無機発泡体の形態のみならず，透水性を有する「集合体」なるものの形態・構造において相違するのである。このような発明の本来の構成における相違を無視し，透水性を備えるという作用効果の共通性のみを挙げても，意味のないことであり，両発明の一致点及び相違点についての審決の認定は誤りである。
(3)　審決が，刊行物１発明と本願発明との相違点に関し，刊行物２の記載を引用して本願発明の進歩性を否定したのは，誤りである。
ア　審決は，刊行物２には「ガラス瓶等の廃棄ガラスから製造したガラスカレットを，道路舗装材，埋め戻し材，舗装ブロックの敷砂等の建設用資材として使用することが記載されて」いるとしている。しかし，刊行物２には，「このような状況から，ガラスカレットの用途開発へのさまざまなアプローチがなされているが，その中で道路舗装材，埋め戻し材，・・・舗装ブロックの敷砂等の建設用資材・・・として使用することができれば，比較的大量の再利用が可能なことから，ガラスカレットのこの分野での利用開発が目下急ピッチで試みられている。」（段落【０００４】）と記載されているにすぎないのであって，具体的内容を伴った技術開示がされているとはいえない。すなわち，廃ガラス材を上記の用途に用いることの可能性を指摘し，あるいは単なる願望を記述したにとどまるのであり，技術的には今後の課題とされているのである。
イ　また，刊行物１発明の無機発泡体を刊行物２記載のガラスカレットに替えるとすると，ガラスカレットを「空隙を有するように部分接着」してなす棒状透水性ブロックが得られるのであって，ガラス破砕粒からなる透水性地盤改良用資材である本願発明には至らない。
あるいはまた，「空隙を有するように部分接着」する構造を無視して，刊行物１発明の無機発泡体を刊行物２記載のガラスカレットに替えるとすれば，刊行物１発明における透水性の由来は失われてしまうから，透水性を確保することができず，やはり本願発明には至らない。
２　取消事由２（特許法２９条の２についての対比及び判断の誤り）(1)　審決が，先願明細書に「地盤に透水性層を形成するために利用される原料である，瓶ガラスや板ガラス等のガラス廃材を粉砕したガラス質粉末」が記載されていると認定したのは，誤りである。
先願明細書の【請求項３】には「ガラス質廃材粉末に発泡材を添加し，熱処理して砕石状になったガラス質発泡体」と記載され，また，段落【００１５】には，「ガラス質発泡体による透水性層とローム質土による難透水性層を順次積層させることで，このガラス質発泡体による透水性層が排水性を促進する部分として安定した地盤が得られ」と記載されている。このように，先願明細書の記載において透水性層を形成するのはガラス質発泡体なのであって，ガラス質粉末の状態で透水性層を形成するものではない。したがって，審決が，先願明細書に記載の発明における「ガラス質粉末」を「地盤に透水性層を形成するために利用される原料」であるとしたのは，誤りである。
(2)　審決が，先願明細書に記載の発明と本願発明とを対比して，前者の「ガラス廃材」「粉砕」「ガラス質粉末」「原料」は，後者の「ガラス質原料」「破砕」「細粒化したガラス粒」「資材」にそれぞれ相当すると認定して，両発明は同一であると判断したのは，誤りである。
先願明細書に記載の発明における「原料」は「地盤に透水性層を形成するために利用される原料」であるところ，上記のとおり地盤に透水層を形成するのはガラス質発泡体であって，ガラス質粉末の透水性は不明である。他方，本願発明における「資材」は「破砕」して「細粒化したガラス粒」であって，その透水性を利用することに技術的意義があるのであるから，このような技術的意義の相違を無視し，単に各用語を羅列して対比するのは，技術的根拠を欠くものである。従来における廃ガラス材の処理は，他の資材に混入して処分するなどの，いわば希釈材や無害物としての処理であったのに対し，本願発明は，ガラス破砕粒の性質を利用することによって新たな有用性を見い出したものである点に特徴がある。原告は，ガラス破砕粒の特性を確認し，ガラス破砕粒が天然砂以上に透水性に優れていることを突き止めたものである。
しかるに，審決は，上記のような本願発明の技術的意義を考慮せず，両発明に関する用語を単に羅列して対比し，両発明は同一であると判断したものであり，同判断は技術的根拠を欠くものである。


第４　被告の反論の要点
審決には，特許法２９条２項についての対比及び判断に誤りはなく，また，同法２９条の２についての対比及び判断にも誤りはない。
１　取消事由１（特許法２９条２項についての対比及び判断の誤り）に対して(1)　審決が，刊行物１発明の「軟弱地盤の圧密強化や液状化防止」は本願発明の「地盤改良」に相当すると認定したことに，誤りはない。本願発明のガラス粒は，それ自体が単体として透水性を有するものではなく，複数のガラス粒の集合体，あるいは，ガラス粒を含む複数の粒状物の集合体が，透水性という作用を有するものであり，本願発明における「地盤改良」も，これらの集合体の透水性により達成されるものである。一方，刊行物１発明の「無機発泡体」も，それらの集合体，すなわち，無機発泡体を空隙を有するように部分接着して得られる棒状透水性ブロックが透水性を有するものであり，同発明における「軟弱地盤の圧密強化や液状化防止」は，「無機発泡体」の集合体により達成される作用である。したがって，刊行物１発明の「軟弱地盤の圧密強化や液状化防止」は，本願発明の「地盤改良」に相当する。
(2)　審決が，刊行物１発明と本願発明とは「瓶ガラスなどのガラス質原料を利用した，透水性地盤改良用資材」という点で一致し，本願発明の「資材」はガラス粒であるのに対して刊行物１発明の「資材」は無機発泡体である点で相違すると認定したことに，誤りはない。
審決は，本願発明の「ガラス粒」と刊行物１発明である「・・・棒状透水性ブロックからなる地盤排水材料を得るための無機発泡体であって，・・・発泡ガラスビーズからなる，無機発泡体」とを対比し，「無機発泡体」の集合体である棒状透水性ブロックが，「透水性地盤」を形成するためのものであると認定したものである。すなわち，本願発明の「ガラス粒」と刊行物１発明の「無機発泡体」とは，それらの集合体，あるいは，それを含む複数の粒状物の集合体が透水性を備える点で共通する。
そして，「資材」という用語は，「ある物を作るもととなる材料」（広辞苑第五版）を意味するものであるから，本願発明の「ガラス粒」も刊行物１発明の「無機発泡体」も「資材」であることは明らかである。
したがって，本願発明と刊行物１発明とを対比すれば，「瓶ガラスなどのガラス質原料を利用した，透水性地盤改良用資材」という点で一致し，本願発明の「資材」はガラス粒であるのに対して，刊行物１発明の「資材」は無機発泡体である点で相違する。
(3)　審決が，刊行物１発明と本願発明との相違点に関し，刊行物２の記載を引用して本願発明の進歩性を否定したことに，誤りはない。刊行物２の記載（段落【０００４】）によれば，少なくとも，ガラスカレットを「建設用資材あるいは砕石の一部代用として使用すること」が強く示唆されているから，この記載に接した当業者であれば，ガラスカレットを建設・土木の技術分野における資材として用いることは，ごく自然に想起し得ることである。そして，刊行物１発明の「無機発泡体」と刊行物２記載の「ガラスカレット」とは，廃ガラスを利用する点，及び，建設・土木の技術分野に用いられる点で共通し，しかも，刊行物２には，ガラスカレットを，道路舗装材，埋戻し材，舗装ブロックの敷砂等の建設用資材として使用することが示唆されている。したがって，刊行物１発明の「無機発泡体」を刊行物２記載の「ガラスカレット」に替えて，本願発明の構成に至ることは，当業者が容易になし得たものである。
２　取消事由２（特許法２９条の２についての対比及び判断の誤り）に対して(1)　審決が，先願明細書に「地盤に透水性層を形成するために利用される原料である，瓶ガラスや板ガラス等のガラス廃材を粉砕したガラス質粉末」が記載されていると認定したことに，誤りはない。
先願明細書に記載の発明における「ガラス質粉末」は，ガラス質発泡体を製造するための原料であり，製造されたガラス質発泡体は，地盤に透水性層を形成するために利用されるものである。したがって，先願明細書には，「地盤に透水性層を形成するために利用される原料である，・・・ガラス質粉末」が記載されている。(2)　審決が，先願明細書に記載の発明と本願発明とを対比して，前者の「ガラス廃材」「粉砕」「ガラス質粉末」「原料」は，後者の「ガラス質原料」「破砕」「細粒化したガラス粒」「資材」にそれぞれ相当すると認定して，両発明は同一であると判断したことに，誤りはない。
先願明細書に記載の発明における「ガラス質粉末」は，瓶ガラスや板ガラス等の「ガラス廃材」を「粉砕」したものであって，ガラス質発泡体を製造するための原料であり，製造されたガラス質発泡体は，地盤に透水性層を形成されるために利用される。一方，本願発明の「細粒化したガラス粒」は，瓶ガラスや板ガラス等の「ガラス質原料」を「破砕」したものであり，集合体となることによって，透水性を備えるものである。したがって，先願明細書に記載の発明における「原料」と本願発明の「資材」とは，透水性の作用を奏するものに利用される点で一致し，先願明細書に記載の発明の「ガラス廃材」「粉砕」「ガラス質粉末」「原料」は，本願発明の「ガラス質原料」「破砕」「細粒化したガラス粒」「資材」にそれぞれ相当する。
第５　当裁判所の判断
１　本件においては，まず，発明の同一性が問題となっている取消事由２（特許法２９条の２についての対比及び判断の誤り）について判断する。(1)　審決が，先願明細書に「地盤に透水性層を形成するために利用される原料である，瓶ガラスや板ガラス等のガラス廃材を粉砕したガラス質粉末」が記載されて
いると認定した点について
ア　先願明細書（甲３）には，次の内容が記載されている。「【請求項３】瓶ガラスや板ガラス等のガラス廃材を粉砕したガラス質廃材粉末に発泡材を添加し，熱処理して砕石状になったガラス質発泡体による透水性層と，ローム質土による難透水性層を順次積層させることを特徴としたガラス廃材利用の軽量混合土の施工法。」
「【００１５】請求項３記載の本発明によれば，ガラス質発泡体はガラス質廃材を利用して製造するものであり，資源のリサイクル有効活用により安価な製造コストで得られ，再資源化に際しても環境汚染への心配がなく，環境保全に適するとともに，ガラス質発泡体による透水性層とローム質土による難透水性層を順次積層させることで，このガラス質発泡体による透水性層が排水性を促進する部分として安定した地盤が得られ，しかも，ガラス質発泡体による透水性層は軽量化が実現できるので，変形係数が小さく，地震等の周辺地盤の変形に破壊することなく，追随することができる。」


イ　以上によれば，先願明細書には，①「ガラス質発泡体」を透水性層として地盤に形成すること，②「ガラス質発泡体」は，「瓶ガラスや板ガラス等のガラス廃材を粉砕したガラス質廃材粉末に発泡材を添加し，熱処理して砕石状」にして製造されることが記載されている。すなわち，「瓶ガラスや板ガラス等のガラス廃材を粉砕したガラス質廃材粉末」は，透水性層となる「ガラス質発泡体」の原料であることが記載されているものである。
したがって，先願明細書には，「地盤に透水性層を形成するために利用される原料である，瓶ガラスや板ガラス等のガラス廃材を粉砕したガラス質粉末」が記載されているものと認められる。
ウ　以上に対し，原告は，先願明細書の記載において透水性層を形成するのはガラス質発泡体であって，ガラス質粉末の状態で透水性層を形成するものではないから，審決の上記認定は誤りであると主張する。
しかし，ガラス質粉末の状態のままで利用する場合であれ，ガラス質粉末を加工してガラス質発泡体の状態にして利用する場合であれ，ガラス質粉末を原料として地盤に透水性層を形成するために利用するという点では異ならないのであるから，先願明細書の記載において透水性層を形成するのがガラス質発泡体であることをもって審決の前記認定を誤りであるとすることはできず，原告の前記主張は採用することができない。
(2)　審決が，先願明細書に記載の発明と本願発明とを対比して，前者の「ガラス廃材」「粉砕」「ガラス質粉末」「原料」は，後者の「ガラス質原料」「破砕」「細粒化したガラス粒」「資材」にそれぞれ相当すると認定して，両発明は同一で
あると判断した点について
ア　本願発明の要旨は，「瓶ガラス，板ガラス，あるいは陶磁器などのガラス質原料を破砕して細粒化したガラス粒からなる透水性地盤改良用資材」である（前記第２・２参照）。
これと，先願明細書に記載の発明である「地盤に透水性層を形成するために利用される原料である，瓶ガラスや板ガラス等のガラス廃材を粉砕したガラス質粉末」とを対比させると，先願明細書に記載の発明の「瓶ガラスや板ガラス等のガラス廃材を粉砕したガラス質粉末」は，本願発明の「瓶ガラス，板ガラス，あるいは陶磁器などのガラス質原料を破砕して細粒化したガラス粒」に相当する。そこで，先願明細書に記載の発明の「地盤に透水性層を形成するために利用される原料である，・・・ガラス質粉末」が本願発明の「・・・ガラス粒からなる透水性地盤改良用資材」に相当するか否かについて検討するに，「資材」とは，「ある物を作るもととなる材料」を意味する用語である（広辞苑第五版）から，先願明細書に記載の発明の「地盤に透水性層を形成するために利用される原料である，・・・ガラス質粉末」は，本願発明の「・・・ガラス粒からなる透水性地盤改良用資材」に相当するものと解するべきである。
イ　以上に対して，原告は，先願明細書に記載の発明においてガラス質粉末自体の透水性は不明であり，ガラス質粉末を加工して透水性層の形成に利用するのに対し，本願発明は，細粒化したガラス粒の透水性を利用することに技術的意義があるのであり，かかる技術的意義の相違を無視し，単に各用語を羅列して対比するのは，技術的根拠を欠くものであると主張する。
そこで検討するに，確かに，本願明細書（甲５）の発明の詳細な説明には，「ガラス瓶などの廃棄物は，・・・カレットとして各種の再生原料とするが，このカレットを更に微細に破砕して１０数ｍｍ～０．０４２以下の大きさにわたって破砕されたままの形態についてその形状を見ると，・・・比較的鈍角の形状となり，また，適宜分別することにより粒度の揃った細粒とすることが出来る。」（段落【０００８】），「これらのガラス粒は砂と異なり，・・・砂の場合に目詰まりの原因となるシルトや粘土分を含有しておらず，透水性を要求される用途には好適である。また，これらのガラス粒は溶融して形成されたガラス質の組織のため，組織内に水分を含まず，表面の濡れ性も乏しいと云う特性があり，層状に堆積した状態で水分を加えても粒子表面が濡れるのみで粒子の間隙に水分を保持し難く，堆積層の下部から速やかに排水されると云う特性がある。」（段落【０００９】）との記載がある。すなわち，本願明細書の発明の詳細な説明には，細粒化したガラス粒の透水性を利用することが記載されている。
しかし，特許の要件を審理する前提としてされる特許出願に係る発明の要旨の認定は，特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか，あるいは一見してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなど，発明の詳細な説明の記載を参酌することが許される特段の事情のない限り，特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである（昀高裁昭和６２年(行ツ)第３号平成３年３月８日第二小法廷判決・民集４５巻３号１２３頁）。そして，本願明細書の特許請求の範囲の【請求項１】には「瓶ガラス，板ガラス，あるいは陶磁器などのガラス質原料を破砕して細粒化したガラス粒からなる透水性地盤改良用資材」と記載されているところ，同記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか，あるいは一見してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情は認めることができないから，本願発明の要旨を認定するに当たって発明の詳細な説明の記載を参酌することは許されないというべきである。
そこで，前記認定の本願発明の要旨を前提として，原告の前記主張について検討するに，本願発明においては，ガラス粒をどのように用いて透水性を持たせるかについての限定はないのであるから，本願発明における「ガラス粒からなる透水性地盤改良用資材」が，ガラス粒をそのままの状態で堆積させて地盤改良に用いるものであると限定して解することはできない。したがって，仮に，先願明細書に記載の発明における「ガラス質粉末」自体に透水性がなく，これを加工することによって透水層の形成に用いるものであるとしても，この点をもって，本願発明との相違点ということはできず，審決における本願発明と先願明細書に記載の発明との対比及び同一性の判断に誤りはなく，原告の前記主張は，採用することができない。
２　結論
以上のとおり，原告主張の審決取消事由２（特許法２９条の２についての対比及び判断の誤り）は理由がないから，その余について判断するまでもなく，原告の請求は棄却されるべきである。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官
塚　　　原　　　朋　　　一
裁判官
田　　　中　　　昌　　　利
裁判官


主　　　　文
１　原判決中，控訴人敗訴部分を取り消す。
２　上記取消しに係る部分の被控訴人らの請求をいずれも棄却する。３　訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求める裁判
１　控訴人
主文と同旨
２　被控訴人ら
本件控訴を棄却する。
第２　事案の概要
本件は，静岡県（以下「県」ともいう。）の住民である被控訴人らが，地方自治法等の一部を改正する法律（平成１４年法律第４号）による改正前の地方自治法（以下「法」という。）２４２条の２第１項４号前段に基づき，同県に代位して，同県知事及び同県の職員の地位にある者らに対し，違法公金支出返還請求の訴えを提起し，同訴えが取下げにより終了した後に，同県に対し，その訴訟追行のために委任した弁護士に対する報酬額のうち相当額であると主張する２５万８９６３円及びこれに対する支払期限の翌日である平成１４年５月７日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を請求している事案である。１　前提事実（当事者間に争いがない事実以外は，各項末尾掲記の証拠により認定した。）
(1)　被控訴人らは，平成１３年３月８日，静岡県に代位して，同県知事の地位にあるＡ（以下「Ａ」という。）及び１７名の同県の職員の地位にある者らに対し，平成５年度及び６年度の７件（合計１４１万６４０６円）の食糧費支出に関する違法公金支出返還請求住民訴訟（以下「前訴」という。）を，本件被控訴人らの訴訟代理人である藤森克美弁護士を訴訟代理人として提起した（静岡地方裁判所平成１３年(行ウ)第７号）。
(2)　前訴において，被控訴人らは，食糧費は行政事務・事業の執行上直接的に費消される経費であるにもかかわらず，静岡県における食糧費の支出は行政事務・事業の執行上直接的に費消されたものではなく，国等や県の職員の慰労のための会食に費消され，社会通念上相当な範囲を超えて支出されたもので，支出についての裁量権の逸脱，濫用があるところ，知事を除く同県職員は，支出についての調査，点検を怠り，代決ないし専決により上記違法な支出の命令をし，知事は，県職員が違法な公金支出をすることを阻止しなかった過失があったなどとして，前訴被告らには上記違法な支出による損害を賠償する責任がある旨主張し，飲食に係る支出を証明するものとして支出票等２０通，請求書７通，会食に参加した職員の陳述書や証人調書を含む書証合計６６通を提出した（甲１，弁論の全趣旨）。
(3)　前訴について審理が重ねられたところ，裁判所の勧告により，平成１４年２月８日の第１回進行協議期日において，Ａら１８名が連帯して静岡県に対して同年３月１１日までに６４万０９６０円を返還することを約束し，被控訴人らが前訴を取り下げることを内容とする合意が成立し，同日，被控訴人らは前訴を取り下げ，前訴被告らは訴えの取下げに同意した。
(4)　前訴被告らは，上記約束に基づき，平成１４年２月２８日，６４万０９６０円を静岡県に支払った。
(5)　被控訴人らは，平成１４年４月２２日，控訴人に対し，法２４２条の２第７項の規定に基づくものであるとして，前訴に要した弁護士報酬２４万６６３２円を同年５月６日限り，被控訴人らに支払うよう請求した。
２　争点
(1)　訴えの取下げによる訴訟の終了と法２４２条の２第７項にいう「勝訴（一部勝訴を含む。）」該当性
ア　被控訴人らの主張
法２４２条の２第１項４号所定の住民訴訟（以下「４号訴訟」という。）は，法２４２条１項所定の普通地方公共団体の執行機関又は職員等による同項所定の違法，不当な財務会計上の行為又は怠る事実によって，普通地方公共団体が被り又は被るおそれがある損害の回復又は予防を目的とする訴訟であり，普通地方公共団体が当該職員又は当該違法，不当な行為若しくは怠る事実に係る相手方に対し，法２４２条の２第１項４号所定の請求権を有するにもかかわらずこれを行使しない場合に，住民が普通地方公共団体ひいては住民全体のために上記請求権を代位行使して提起するものである。したがって，このような訴訟を提起，追行した住民が勝訴した場合には，個人的な権利，利益を擁護するためではなく，住民全体の公共の利益を確保することになり，その経済的利益は普通地方公共団体が受けることになるから，法２４２条の２第７項は，弁護士報酬のうち相当と認められる額を普通地方公共団体において負担すべきことを定め，これによって勝訴した原告の住民訴訟の提起，維持に要した経済的負担を軽減し，住民訴訟の提起を容易にすることとしている。
そして，同項は，普通地方公共団体の職員である者等に対する損害賠償請求権等の債権の存在等が判決で認められることによって当該地方公共団体が経済的利益を確保することが明らかになった場合に，その見返りとして当該地方公共団体が相当な弁護士報酬を負担すべきことを定めたものである。したがって，同項の「勝訴（一部勝訴を含む。）した場合」には，裁判所による公権的判断は示されていないものの，勝訴判決を得たのと同一の効果を生ずる請求の認諾があった場合のほか，４号訴訟を提起したことによって，普通地方公共団体が勝訴の場合と同様の経済的利益を受け，将来的に同利益の返還を求められない法律的地位が確保された場合も含まれるものというべきである。
前訴においては，裁判所の勧告で和解の協議に入り，前訴被告らが静岡県に対し連帯して６４万０９６０円を支払うことを確約し，同県に同額が返還されたというものであるから，被控訴人らによる４号訴訟が提起されたことによって県が一部勝訴の場合と同様の経済的利益を受け，将来的に同利益の返還を求められない法律的地位が確保されたものと認められる。したがって，本件和解の成立（訴えの取下げの形式で終了している。）は，法２４２条の２第７項の「訴訟を提起した者が勝訴（一部勝訴を含む。）した場合」の一部勝訴に該当するものである。
イ　控訴人の主張


被控訴人らは，控訴人が経済的利益を受けたことをもって一部勝訴と同視することができる旨主張している。しかし，法２４２条の２第７項の規定が住民に普通地方公共団体に対する弁護士報酬相当額の支払請求権の行使を認める場合として，４号訴訟を提起した者が「勝訴（一部勝訴を含む。）した場合」と明記していることからすれば，同項の規定は，４号訴訟が終了した場合のうち，確定判決により原告住民が勝訴又は一部勝訴した場合（確定判決による勝訴又は一部勝訴以外で，原告住民に普通地方公共団体に対する弁護士報酬相当額の支払請求権の行使が認められることがあるとしても，それは４号訴訟を提起された者が請求の認諾をし，それが調書に記載された場合に限られるべきである。）に限り，原告住民に普通地方公共団体に対する弁護士報酬相当額の支払請求権の行使を認めることとしていると解すべきである。したがって，訴えの取下げにより終了した前訴をもって「勝訴（一部勝訴を含む。）した場合」に該当するとみることは許されない。すなわち，同項の「勝訴（一部勝訴を含む。）した場合」とは，当該４号訴訟の対象となった財務会計上の行為の違法性が，確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって訴訟法上確定することを理由とするものと解され，この財務会計上の行為の違法性の訴訟法上の確定をもって，原告住民の弁護士報酬相当額の支払請求権発生の要件としたものと認められるものである。このことは，地方自治法等の一部を改正する法律（平成１４年法律第４号）による改正後の地方自治法２４２条の２第１２項が，勝訴が地方公共団体の経済的利益の取得を直ちに実現する構造とはしなかった新４号訴訟のみならずすべての住民訴訟について，原告住民が勝訴した場合に弁護士報酬請求権を認めていることからも明らかである。
仮に，静岡県に経済的利益があったことをもって前訴が「一部勝訴」に該当するとした場合，前訴被告らも「一部勝訴」したことになり，法２４２の２第８項に基づき，前訴被告らの要した弁護士報酬の一部について，議会の議決を経た上で県が負担することも可能になるのである。しかし，静岡県は前訴被告らの弁護士報酬については負担しておらず，また，仮に負担することとした場合には，それは被控訴人らの容認するところとは到底考えられないものである。
(2)　弁護士報酬額の範囲内で相当と認められる額
ア　被控訴人らの主張
被控訴人らの上記一部勝訴に対応する弁護士報酬は，静岡県弁護士会報酬規程１６条１項及び２項（報酬金につき３割増）に基づくと，着手金１１万３３１２円（請求金額１４１万６４０６円×８パーセント），報酬１３万３３２０円（返還額６４万０９６０円×１６パーセント×１．３）の合計２４万６６３２円に消費税相当額５パーセントを付加した２５万８９６３円が相当である。
イ　控訴人の主張
前訴が法２４２条の２第７項の一部勝訴に該当するとしても，被控訴人らは静岡県弁護士会報酬規程を根拠にして控訴人に対し弁護士報酬を請求しているところ，同項の「弁護士に報酬を支払うべきとき」の要件について，被控訴人らと訴訟代理人弁護士との間の委任契約書等の存在を示しておらず，被控訴人らが訴訟代理人弁護士との間で報酬の支払につきどのような内容の合意をしたのか不明であるから，被控訴人らの控訴人に対する弁護士報酬相当額の支払請求の根拠はない。また，前訴は５回の口頭弁論と１回の進行協議期日をもって終了し，審理期間も短く，証人尋問等も行われず，書証の提出のみであったものであり，静岡県弁護士会報酬規程による報酬の３０パーセント増しについては根拠がない。
第３　当裁判所の判断
１　争点(1)（訴えの取下げによる訴訟の終了と法２４２条の２第７項にいう「勝訴（一部勝訴を含む。）」該当性）について
(1)　【要旨】法２４２条の２第７項は，４号訴訟を提起した者が勝訴（一部勝訴を含む。）した場合において，弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは，普通地方公共団体に対し，その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる旨定めている。その趣旨は，４号訴訟は，住民が自己の個人的な権利利益を擁護するためではなく，地方公共団体に代わって住民全般の公共の利益を確保するために提起するものであり，原告たる住民が勝訴した場合には，地方公共団体が現実に経済的利益を受けることにもなることから，訴訟の対象となった財務会計上の行為の違法性が訴訟上確定し，そのことによって違法な財務会計上の行為の予防，是正が図られることに着目し，本来弁護士報酬は訴訟当事者双方がそれぞれ自己負担するのが原則であるが，上記の場合に限り４号訴訟を提起した者の支払うべき弁護士報酬のうち相当額の請求を認めることが衡平の理念にかなうとする点にあると解するのが相当である。このような制度趣旨からすると，同項の「勝訴（一部勝訴を含む。）した場合」とは，勝訴判決（一部勝訴判決を含む。）が確定した場合のほか，請求原因の全部自白又は欠席による勝訴判決との対比から，請求の認諾が調書に記載され，訴訟の対象となった財務会計上の行為の違法性が訴訟上確定したとみ得る場合に限られるものと解すべきである。


主文
被告人は無罪。
理由
第１　本件公訴事実の要旨は，以下の通りである。すなわち，
「　被告人は，
第１　Ａ及びその家族の住民登録を不正に異動した上，同人の印鑑登録等を行うとともに，同人らを被保険者とする国民健康保険被保険者証を騙し取ろうと企て，１　平成１３年６月１８日，愛知県ａ郡ｂ町所在のｂ町役場において，行使の目的で，Ａ’作成名義の住民異動届１通を偽造した上，これを真正に成立したもののように装って提出行使し，Ａらが愛知県ａ郡ｂ町から名古屋市ｃ区ｄ町ｅマンションx号に転出した旨虚偽の申立てをし，同役場に設置された電子計算機の磁気ディスク
にその旨不実の記録をさせて，これを備え付けさせ，
２　同月中旬ころ，当時の被告人方である上記ｅマンションx号において，行使の目的で，Ａ’作成名義の住民異動届（転入）及び住民異動届（国民健康保険資格取得届）各１通並びに印鑑登録申請書１通をそれぞれ偽造した上，同月１８日，同区ｆ１丁目所在の名古屋市ｃ区役所において，これらを真正に作成されたもののように装って一括して提出行使し，Ａが愛知県ａ郡ｂ町から上記ｅマンションx号に転入した旨虚偽の申立てをするとともに，同人の印鑑登録の申請及び同人らを被保険者と
する国民健康保険被保険者証の交付の申請をし，
(1)　そのころ，同区役所において，名古屋市l区ｍ所在の名古屋市役所総務局企画部情報化推進課に設置された電子計算機の磁気ディスクに，Ａが愛知県ａ郡ｂ町からｅマンションx号に転入した旨不実の記録をさせて，これを備え付けさせ，(2)　同月中旬ころ，同市ｇ区ｈ１丁目所在のiハイツ４０５号室の当時の被告人方において，行使の目的で，Ａ本人の申請行為である旨の同人作成名義の印鑑登録申請にかかる回答書１通を偽造し，同月２９日，名古屋市ｃ区役所において，これをあたかも真正に作成されたもののように装って提出行使して，Ａ本人による印鑑登録申請である旨の虚偽の申立てをし，同区役所備付けの公正証書の原本である印鑑票原本にその旨不実の記載をさせた上，同所にこれを備え付けさせ，(3)　同日，名古屋市ｃ区役所において，同区役所係員に対し，Ａ本人による国民健康保険被保険者証の交付申請である旨を確認するため同区役所から配送された保険証交付の「お知らせ」と題するはがきに所定の事項を記入して提出し，Ａ本人による国民健康保険被保険者証の交付申請である旨誤信させ，Ａらを被保険者とする国民健康保険被保険者証１通の交付を受けて，これを騙し取り，第２　Ｂ及びその家族の住民登録を不正に異動した上で，同人の印鑑登録等を行お
うと企て，
１　同年７月１０日ころから同月１９日ころまでの間，名古屋市ｃ区役所において，行使の目的で，Ｂ作成名義の住民異動届１通を偽造し，２　同月１５日ころから同月１９日ころの間，同市ｃ区j１丁目所在の「kマンション」y号当時の被告人方ほか１か所において，行使の目的で，Ｂ作成名義の印鑑登
録申請書１通を偽造し，
３　同日ころ，名古屋市ｃ区役所において，行使の目的で，Ｂ作成名義の住民票
の写し等交付申請書１通を偽造した上，
同日ころ，同所において，上記１ないし３のとおり偽造した書面をそれぞれあたかも真正に成立したもののように装って一括して提出行使し，第３　Ａになりすまし，再交付名下に運転免許証を不正に取得しようと企て，同月１７日，名古屋市l区ｍ町所在の愛知県警察本部交通部運転免許試験場において，行使の目的で，Ａ作成名義の運転免許証再交付申請書１通を偽造した上，これをあたかも真正に成立したもののように装い提出行使して，Ａが運転免許証の再交付を申請している旨の虚偽の申立てをし，愛知県公安委員会発行の運転免許証に，Ａが同日運転免許証の再交付を受けた旨の不実の記載をさせるとともに，同係員から，愛知県公安委員会発行に係る上記Ａに対する運転免許証１通の交付を受け，第４　同年１２月中旬ころから同月下旬ころまでの間，名古屋市ｃ区n町１丁目所在の「oマンション」２０５号室当時の被告人方において，行使の目的で，Ｄ作成名義の郵便貯金通帳等再交付請求書１通を偽造した上，同月２３日ころ，これをあたかも真正に成立したもののように装い，愛知県ａ郡ｂ町所在のｂ郵便局あてに郵送し，同月２５日ころ，同所において，同郵便局局長にこれを受付けさせて行使し，第５　同１４年１月中旬ころ，愛知県p市ｑ町３丁目所在の有限会社甲寮１０２号室の被告人方において，行使の目的で，Ｄ作成名義の会員入会申込書１通を偽造した上，同月１５日ころ，これをあたかも真正に成立したもののように装い，名古屋市r区s２丁目所在の乙株式会社s支社s支店あてに郵送し，同月１７日ころ，同所において，同支店支店長にこれを受付させて行使した。」
というものである。
公判廷において取り調べられた関係各証拠によれば，本件各公訴事実は，被告人の責任能力の点を除いて，合理的な疑いを差し挟む余地なく認めることができる（なお，被告人は，前記第４及び第５の事実［以下，これを「第２次事件」という。］につき，外形的行為は認めながらも，Ｄから指示を受けて行ったものである旨述べるが，同人の公判廷における証言等の関係各証拠によれば，被告人の弁解供述は到底信用することができない。）。
ところで，前記第１ないし第３の各事実（以下，これを「第１次事件」という。）については，平成１４年５月１４日に名古屋高等裁判所において，被告人が各犯行当時心神耗弱の状態にあったとの疑いが残り，責任能力を的確に判断するためには精神鑑定を行うなど審理を尽くす必要があるとして，原判決を破棄した上，事件を名古屋地方裁判所に差戻す旨の判決が宣告された。また，弁護人は，本件各犯行当時，被告人は心神喪失の状態にあり，無罪である旨主張する。そこで，当裁判所は，被告人に対する精神鑑定等の必要な証拠調べを尽くした結果，被告人は，本件各犯行当時，統合失調症に罹患していたとともに，本件各犯行は，その影響下で行われたもので，被告人は心神喪失の状態にあったと判断した。その理由は以下のとおりである。
第２　前提となる事実関係


当裁判所において取り調べられた関係各証拠によれば，被告人の本件各犯行当時の精神状態を検討する前提として，以下の事実関係が認められる。１　被告人は，昭和４５年に中学校を卒業した後，化粧品卸売を営む会社の経理事務員として稼働する一方で定時制高校に通い，昭和４７年ころ稼働先においてＤと知り合って同人といわゆる不倫関係となった。しかし，被告人がＥと婚姻したことをきっかけに，遅くとも昭和５４年頃にはＤとの関係は解消し，以後は数年に１度くらい電話で近況の報告をする程度の関係となり，前記公訴事実第１の犯行に及ぶまでの５年間は連絡も絶えていた状態であった。
２　昭和６１年６月，被告人は，名古屋市から半田市へと転居した。Ｅによれば被告人は，転居当初は，近所付き合いを上手くやっていたようであったが，次第に他人の不満や悪口を言うようになり，Ｅは，かかる被告人の挙動を不思議に思うことが何度もあった。平成７年ころより，被告人は，証書や印鑑にこだわり，多量の収入印紙類を買い込み，Ｅ名義の少額の通帳を何冊も作ったり，名簿や金銭出納帳を何回もコピーしたり，印鑑を作ったりするなどの行動に及び，あるいは会社をおこすことなどを考えて思い詰めている様子がみられた。そして，平成１０年頃からは，被告人の異常な言動が持続するようになり，同年１２月７日，被告人は，自宅のフライパンを持ち出して隣の家の車を叩くという異常な行動に及んだため，同月
から翌年１月にかけて
，t病院精神科に通院し，神経症（ノイローゼ，軽い鬱病）との診断を受け，さらに，同月１３日から同年８月にかけて，被告人は，u病院において，躁鬱病であるとの診断を受けて通院治療を受けた。被告人は，通院後も家計を顧みることなく印紙等を買いあさるなどしたため，困窮したＥは，同１２年夏ころ被告人と離婚したところ，被告人から勝手に電気，水道，電話の解約手続きをとられたりするなどの嫌がらせを受けた。一方で，被告人は同年９月ころより，Ｄの自宅に救急車を呼ぶ，電話線を切断する，電話を解約するなどの行為に及び，同１３年２月にはＤに対して，慰謝料の請求書を送りつけたり，Ｄの息子に対して，「お前の親は人を殺して」などと書かれたはがきを送りつけた。実家に戻った被告人は，その後も，他人
の名前の印鑑や収入印
紙等を買い込んで夜遅くまで書き物をするなどの異常な行動を繰り返し，同年４月２０日及び同年５月１日には，v病院に通院したが，同病院では人格障害と診断された。同月中旬頃には，被告人は，会社設立に用いるとしてＨと刻した印鑑２セット（代金合計１３万円）を注文したが，代金を支払えなかったため引き取ることができなかった。
３　被告人は，同年６月から７月にかけて，第１次事件の各犯行に及んで同月１９日に逮捕されたが，身柄拘束中にＤに対し，慰謝料を請求する内容のはがきを送付するなどしている。そして，第１次事件につき同年１１月２９日，名古屋地方裁判所において，懲役２年６月，執行猶予４年の有罪判決を受けて，同日釈放されたが，同年１２月１１日付けで，これを不服として被告人は控訴した。控訴する一方で，被告人は，釈放後もＤの自宅にピザの宅配を配達させるなどの嫌がらせを続けるとともに，第２次事件の各犯行に及び，同１４年１月２４日，前記公訴事実第４の事実によって逮捕され，第５の事実と合わせて公判請求され，名古屋高等裁判所より差し戻された第１次事件と併合して当裁判所において審理が行われた。逮捕後
も被告人は拘置所から
弁護人や当裁判所に対して，趣旨が判然としない手紙や電報をたびたび送り付け，また公判廷における質問に対する応答は支離滅裂であり，趣旨が不明である意見書を提出するなどもしており（第８回公判），被告人の言動には，精神障害の存在をがうかがわせるものがある。
第３　鑑定
１　当裁判所は，鑑定人Ｆ医師により被告人の精神鑑定を実施した（以下，同人作成の鑑定書を「Ｆ鑑定書」と，Ｆ鑑定書及び同人の公判廷における証言を併せて「Ｆ鑑定」という。）。
Ｆ鑑定は，被告人との面接や心理検査等を経て，①被告人の思考過程は，原因と結果の間で正当な因果関係がないにも関わらず確信にいたる点で，連想弛緩的であり，滅裂思考へと移行すること，②被告人の思考には，他者との共感のない自閉性が強く認められること，③被告人には，身体感覚異常が認められること，さらには，④昭和５４年ころより，被告人に妄想知覚（普通の人はそのようにとらえない出来事を妄想的に知覚するという現象）が認められること（前記の平成１０年１２月に隣の車をフライパンで叩いて壊した点についても，その背景として，隣家に対する妄想知覚がある。）などの精神的所見を踏まえ，被告人は，結婚以後のある時期を境に統合失調症特有の症状が現れ，遅くとも，昭和６１年に半田市に転居した
ころには，統合失調
症が発病したものと認められ，第２次事件の各犯行当時，被告人は，統合失調症の影響により是非弁別の判断能力及び行動制御能力を喪失していたとする。２　検察官は，以下のとおり主張して，Ｆ鑑定には欠陥があり，信用することができないとするが，所論はいずれも採ることができない。(1)　すなわち，まず，検察官は，Ｆ鑑定は，被告人が犯行時の責任能力を強く意識することとなった第１次事件控訴審判決後の，疾病利得の色彩が強まった被告人の供述状況や問題行動に目を奪われ，本件記録中にはないＥに対する電話聴取結果に過度に傾倒するものであって，鑑定資料の選択，評価に問題があるという。しかし，Ｆ鑑定は，第１次事件に至る前の被告人の生活歴を検討して，被告人には妄想知覚が認められることなどを踏まえて，統合失調症に罹患しているとの鑑定結果を導いたものであって，第１次事件控訴審判決後における被告人の問題行動にのみとらわれたものではないことは明らかである。また，Ｅに対する電話聴取結果は，被告人の本件犯行以前の状況を検討するにあたって重要な資料であるし，その内容についても，特段その信用性を疑うべき事情は認められず，鑑定資料の収集，選択に問題があったともいえない。Ｆ鑑定は，当裁判所により鑑定を命じられた当時における証拠を十分に参酌し，かつ専門の精神医学的知見等を駆使し，被告人の統合失調症の発生，経過，特質等を検討して鑑定結果を導いたものであること
が認められるのであり
，この点についての検察官の主張は採用できない。
(2)　次に，検察官は，Ｆ鑑定は，被告人について，統合失調症特有の自我の脆弱性は感じられなかったと認めながら，被告人を統合失調症と判断しており，推論の過程に問題があると主張する。