証拠（甲２２７ないし２２９の各１（以上，いずれも平成１６年８月撮影の写真撮影報告書），甲２４１の２（平成１４年６月の報告書），甲２６２（平成１４年６月１日撮影の写真））によれば，次の事実が認められる。
ア　原告２０宅
平成１６年８月当時，同原告宅の１階浴室のタイル，１階玄関ロビーの大理石，１階玄関塀，１階トイレ壁クロス，２階ＤＫ壁クロス，２階キッチン壁クロス，２階外壁，３階外壁，３階寝室壁クロスにそれぞれクラックが生じていた。また，３階トイレのドアについて，開閉の不具合が生じていた。
イ　原告２１宅
平成１６年８月当時，同原告宅の１階車庫天井壁，１階玄関天井，２階から３階への階段壁クロス，３階洋間壁クロスにそれぞれクラックが生じていた。
ウ　原告２２宅
平成１６年８月当時，同原告宅の２階外階段と外壁とのつなぎ目，１階階段下床コンクリート，１階アパート犬走りのコンクリート，１階アパート外壁にクラックが生じていた。なお，同原告は，１階階段上がり口タイルにクラックが生じた旨の主張もしているが，写真撮影報告書によっても判然とせず，他に，その主張を認めるに足りる証拠もない（同年６月５日付けの見積書上にもこの箇所の補修工事の関係が計上されていない。）ので，採用できない。
エ　原告４５宅
平成１４年６月１日当時，同原告宅の１階台所出入り口部の外壁及び土間，２階ベランダ外壁にそれぞれクラックが生じていた。
上記損傷の原因
ア　原告２０宅に生じたクラック等について，株式会社大昌都市企画が作成した意見書（乙９９）は，経年変化と推定できるとしている。しかしながら，同意見書では，「事前調査時の損傷部に大きな変化は見られなかった」とするものの，その点を具体的に示す資料は付されていない。
こうしたことに，同建物は，本件土地の敷地境界から１４ｍと近い距離にあり，平成１６年８月当時未だ築後約２年９か月（平成１３年１０月１９日新築（甲２８の４））であったこと，また，振動自体については，上記２エ認定のとおり，受忍限度を超える程度の振動被害があったとは認められないものの，同原告宅が継続的に相当程度の振動にさらされていたこと（上記２エ認定のとおり，４つの測定地点のうち同原告宅に近い測定地点３における振動が昀も大きかった。），さらに，本件全証拠によっても，他に上記ア認定の損傷の原因となるべき事情がうかがえないこと等を考慮すると，上記損傷は本件工事に起因するものであると推認するのが相当である。
イ　原告２１宅は本件土地の境界から１０ｍ，同２２宅は本件土地の境界から３．３ｍの距離にある。これらの建物よりも本件土地の境界から離れている原告２０宅においても，上記のとおり本件工事に起因する損傷が生じていること，また，両原告宅とも，原告２０宅と同様に，上記２エで認定したとおり４つの測定地点のうち昀も振動が大きかった測定地点３に近いこと，さらに，本件全証拠によっても，他に上記イ及びウ認定の損傷の原因となるべき事情がうかかがえないことを考慮すれば，原告２１宅及び同２２宅に生じた上記損傷についても，本件工事に起因するものと推認するのが相当である。ウ　原告４５宅に生じているクラック等については，証拠（甲４１の２，甲５９，２４１の１ないし３）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。同原告宅は，平成８年１１月２１日新築された。本件土地の境界とは３７ｍの距離にあり，その間に，平成１４年３月１５日新築されたマンションＡ（鉄筋コンクリート造陸屋根，地下１階付き６階建て）等が存在する。同原告宅について同年５月２９日にされた調査によれば，マンションＡの建築工事に先だって同年１月にされた原告宅の事前調査では指摘されていなかった１階台所出入り口部の外壁及び２階ベランダの外壁にクラックが存在した。上記認定事実によれば，原告４５宅は，平成１４年６月当時築後約５年半を経過しており，上記平成１４年１月の事前調査後，その近傍において，鉄筋コンクリート造陸屋根，地下１階付き６階建ての規模のマンション（マンションＡ）が建築されていることが明らかである。
こうした事実に加え，上記認定の原告４５宅と本件土地との間の距離，位置関係，さらには，上記２認定の本件土地内の４か所でされた振動調査の結果（同原告宅に近い測定地点２における振動は，測定地点３と比べ明らかに小さいものであったと判断される。）等に徴すると，上記クラックについては，本件工事により生じたものであることの証明が未だ尽くされていないといわざるを得ない。株式会社大昌都市企画が作成した意見書（甲２６４，２６５）でも，上記クラックについては，経年変化や隣地の非木造建物建築による影響であるとされているところである。
そうすると，原告４５の補修費用相当額の損害賠償請求は，その余の点について判断するまでもなく，理由がない。
原告らに生じた損害
上記アないしウの各損傷を補修するために要する費用については，原告らから見積書（甲２２７ないし２２９の各２）が提出されている。これらは，いずれも，上記認定の損傷箇所に関するものであり，その合理性に疑いを入れるような証拠も存在しない。そうすると，原告２０，同２１及び同２２は，本件工事に起因して上記各損傷を補修するために見積書記載のとおりの費用（その具体的な額は，原告２０については１００万４３２５円，原告２１については１６万４８５０円，原告２２については１７万２２００円である。）を支出する必要が生じたものと認められるので，それと同額の損害を被ったというべきである。
したがって，原告２０，同２１及び同２２は，不法行為に基づく損害賠償として，上記補修費用相当額の支払を求めることができるが，同原告らの請求額は別紙損害賠償請求一覧表の「家屋修繕費」欄記載のとおりであるから，原告２１については請求どおり１６万４８５０円を，また，原告２０については１００万４０００円，原告２２については１６万４０００円の限度で認めることとする。
５　弁護士費用相当額の損害賠償請求について
本件訴訟に要した弁護士費用相当額の損害賠償請求については，上記２及び４において不法行為に基づく損害賠償請求権が認められる原告らが求める限りにおいて理由があるというべきところ，原告らの請求もそのような趣旨であると解される。そして，本件事案の内容，性質，本件訴訟の経過等にかんがみると，本件訴訟に要した弁護士費用については，上記原告らの次の金額の限度で本件不法行為と相当因果関係のある損害として認める。


ア　原告８，同１１，同１７，同１８，同３１，同３４，同５６及び同７０　各４万円
イ　原告２２，同２３及び同７１　各２万円
ウ　原告７，同９，同１０，同３０，同３８，同５１，同５２，同５７及び同６９　各１万円
エ　原告２０　１０万円
オ　原告２１　３万円
そうすると，上記の原告らは，不法行為に基づく損害賠償として，上記記載の弁護士費用相当額の損害及びこれに対する不法行為の後の日である平成１６年６月１９日から民法所定の年５分の割合による遅延損害金を求めることができる。
６　共同不法行為責任について
本件工事自体は被告長谷工が行ったのであるが，前記前提事実（第２章第２）の１摘示のとおり，その余の被告らも被告長谷工と共に本件各建物の建築及び分譲の事業を，共同企業体として共同して行ったのである。現に，乙９６（Ａ作成の陳述書）によれば，被告らは，本件事業の全般について，幹事会や定例委員会を設けて，定例的に協議（原則として，幹事会は週１回，定例委員会は月１回開催）しながら推進したことが認められる。
したがって，被告らは，民法７１９条１項に基づく共同不法行為責任を免れないというべきである。
第３　結論
以上の次第であるから，原告らの請求は，別紙損害賠償金目録記載の各原告に対し，同目録の「損害賠償金」欄記載の金員及びこのうちの同目録「内金」欄記載の弁護士費用相当額の金員に対する平成１６年６月１９日からの遅延損害金の各支払を求める限度で理由があるからこれを認容し，その余の請求はいずれも理由がないから棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第３５部
裁判長裁判官　　　　　金　　　井　　　康　　　雄
裁判官　　　　　森　　　脇　　　江　津　子
裁判官　　　　　望　　　月　　　千　　　広
（別紙）
受忍限度に関する主張の要旨
（原告らの主張）
被告らによる本件各建物の建築行為及びそれらを存続させる行為は，次のとおり，受忍限度を遙かに超えて「保護されるべき利益」を侵害する強度の違法行為というべきものである。したがって，原告らの本件各建物の一部撤去請求及び損害賠償請求はいずれも認められるべきである。
１　本件各建物の規模（被害の重大性の前提）
本件各建物は，次のとおり極めて大規模な建物である。すなわち，用途は，総戸数７７２戸に達する分譲マンション及び店舗，構造・規模は，鉄筋コンクリート造りで，高さ５９．９９ｍの地上１９階・地下１階の建物，高さ４４ｍの建物等を中心とする合計１３棟の高層巨大建築群，計画敷地面積は３９，６２０．９０㎡（１１，９８５．３２坪），延べ床面積は１０８，０９７．６２㎡（３２，６９９．５３坪）である。他方で，原告らを含む近隣住民の建物は戸建て住宅を中心とするものであり，本件各建物に比べると圧倒的に小規模な建物であり，規模の差は圧倒的である。（甲２，６ないし８，甲１１０の１，２，甲１５７，１９２，２０５ないし２０７，甲２１４の１，甲２１５，甲２２５の１ないし５３，甲２３７，３０４）
そして，原告らは，本件各建物により，上記のとおり重大な被害を被っている。
２　地域性・歴史性
ア　本件土地一帯は，第一種低層住居専用地域や「自由通り沿道八雲地区地区計画」で規制された地域に囲まれており，東京でも指折りの低層住宅による街並み景観と豊かな日照，圧迫感のない良好な住環境を有している。現実の土地利用状況も，周辺には高さ２０ｍを越える建築物はほとんどなく，本件土地についても，従前の東京都立大学時代には，周辺を考慮して高さ２０ｍ程度までの利用がされていた（東京都立大学が多摩に移転したのも，高層の土地利用が困難であったためである。）のであって，本件各建物のような高層，高密度の利用実態は全くなかった（甲２）。さらに，深沢・八雲地区の北側には，体育館やスタジアムまで周辺の低層住宅に調和するように低くした広大な駒沢オリンピック公園が広がっている（甲１９２）。イ　なお，「自由通り沿道八雲地区地区計画」の区域内に存在する中層マンションは，昭和４８年１１月の東京都都市計画図の告示の前に建築された駆け込みの事業であった（甲２００）。また，世田谷区深沢側の第一種中高層住居専用地域内に存在する中層マンションは，外部の不動産業者によるものである（甲４，６６～７０，１００，１４６，１９９の３・４，２０１～２０３）。
本件各建物の建築は，平成４年６月の都市計画法の改正によって創設された市町村（区）の都市計画に関する基本的な方針（同法第１８条の２の市町村マスタープラン制度）の立法意図を無視したものである（甲１２０，１２５の１）。
ア　世田谷区のマスタープラン
平成７年に世田谷区が策定した「新都市整備方針」は都市計画法が定めた市町村マスタープランの一環である。それによると，本件土地を含む玉川地区は，建築規制がもっとも厳しい「低層住宅ゾーンⅠ」に位置付けられており，「低層住宅主体で低中密度，農地や緑地などが点在する住宅ゾーン」とされている（甲５）。平成１３年５月に世田谷区が公表した「第２次住宅整備方針」でも，本件土地は，駒沢公園と並んで「公園緑地，公共公益施設，開発調整地区」に指定されている。「開発調整地区」は，都市計画の用語では，開発を抑制する地域と同義語である。このように，本件各建物の建築計画は，世田谷区の２次にわたる住宅整備方針にも反する（甲７７）。
イ　目黒区のマスタープラン


本件土地の八雲５丁目部分（別紙土地目録記載２及び３の土地）は，第一種低層住居専用地域に指定されていることに加え，目黒区のマスタープランである「目黒区都市整備方針　快適生活都市めぐろを目ざして」の土地利用方針により，もっとも規制の厳しい「戸建て住宅地（低層型）」に指定されている。したがって，本件附属の店舗棟が建築基準法別表二の(い)に違反しているばかりか，本件各建物は大規模団地の建設を排除している目黒区マスタープランにも反する（甲２３３）。本件土地周辺地域一帯は，用途地域上，本件土地以外は大半が第一種低層住居専用地域とされている（甲７１，７２，甲１５の１）。本件土地が，第一種中高層専用地域とされているのは，従前東京都立大学が存在していたためであり，大学移転後も公共施設用地とされていたためにすぎない。
土地の利用は，現実の土地利用状況をベースにすべきであり（甲３１９の「鑑定意見書」），もともと，用途地域は，地区計画と共にマスタープラン実現の１手段にすぎないのであるから，用途地域のみを根拠にして，地域性，歴史性を無視した建築物を建設すれば不法行為になるというべきである（甲１２０の１）。東京都は，本件土地を事業者に売却するに当たり，「基本的な考え方」として，「周辺地域の居住環境等を配慮しながら，調和のとれた街並み形成を図る」ことを売却の条件とした（甲１１）。
しかるに，被告らは，上記地域性・歴史性を有することを熟知しつつも，高さ６０ｍ，４５ｍといった高層マンション群を城壁のように林立させる建築計画の下に，本件土地を購入したのである（甲１１）。
平成１６年６月２４日の東京都の都市計画決定により本件土地には絶対的な高度制限４５ｍが課されるに至った。これによって，本件各建物のうち，４５ｍを超える棟は既存不適格建築となった（甲２４３の１，２）。
もともと，世田谷区都市計画審議会において絶対的な高度制限を導入する議論が始まったのは，平成１３年１１月１３日である。一方，被告長谷工による本件の建築確認申請は平成１４年６月である。被告らは，周辺被害が特に大きい６０ｍ棟の建築を回避する時間が十分にあったのに，それを無視したのである（甲２４４ないし２５０）。原告らを含む住民らは，自己の土地所有権に規制をかけて「自由通り沿道八雲地区地区計画」を策定し，低層住宅地を守り，改善してきた（甲１２５の１，２，甲１３６，１７７，１８１ないし１８３，２００）。
また，原告４２の祖父を含む地域住民は，低層住宅地の景観と良好な住環境を意図して，自己の土地を道路に供するなどをして，本件土地を含む広大な地域に区画整理事業を成し遂げた（甲７５の５１頁，甲１３４，１３９，１４４）。しかも，本件土地は，もともと原告４２の祖父らの所有であったが，強制的に供出させられ，その後，公的に利用されてきた経緯があり，公的使用ゆえに原告４２らは異議を唱えなかったのである（甲１４４）。
３　住民による地域合意
自由通り沿道八雲地区地区計画
原告らを含む住民は，３年近く検討を重ね，自由通りの沿道に指定された第一種中高層住居専用地域６ｈａについて建物の高さを１２ｍ以下とする高度制限をかけ，その外側の第一種低層住居専用地域を含む２８ｈａの全地域に意匠等の制限を加える地区計画を策定し，同計画は平成４年６月１日に都市計画決定された。このように，原告ら住民は，自己の所有土地に権利制限を加える自己犠牲の代償として，低層住宅地の美しい街並みと，圧迫感のない，また，豊かな日照やプライバシー侵害等のおそれのない良好な住環境を守ってきたのである。本件土地は，同地区計画と境界を接し，かつ，一部は同地区計画の地域内に存在する。その地上に建築された本件各建物は，自己犠牲の上に獲得した同地区計画内の原告らの利益を全て奪うものである。
深沢１・２丁目地区計画案
この地区計画案は，地区住民のほぼ総意に基づくものである（甲１６９，２６６）。すなわち，この地区計画についてアンケート調査を実施したところ，回答数は約２５０であり，８００世帯のうち約３割から回答があった（甲１６９）。そのうち，少なくとも高さを２０ｍまでに制限しようとする意見が過半数を超えており，高さ制限が必要であると考えている者は実に７５％を越えていた。回答数３割というのは，地区計画のアンケート調査としては非常に高率である。上記の「自由通り沿道八雲地区地区計画」でさえ，回収率は２６％に止まっており，通常は５％程度に過ぎない（甲２６６）。なお，深友会名義で，世田谷区長に対して，平成１４年４月５日付け「（仮称）深沢１・２丁目地区計画について」（乙１５）が提出されているが，この文書は，１個人が町内会の名前を使って発行したものに過ぎず，この地区計画に地元町内会が反対していたということにはならない(甲１７３)。
４　「一団地認定」の逸脱という違法行為による過大な建築
一団地認定の適用想定外
本件各建物は一団地認定により建築されている。しかし，一団地認定の適用は，公共目的に限定されるべきであり，非公共目的である本件各建物への適用は違法である。したがって，建築基準法９条１項による全面的撤去が法の要請するところというべきである。（甲３１９）
複数棟を１棟とする申請行為
Ｈ棟とＩ棟，Ｊ棟とＫ棟をそれぞれ１棟とする一団地認定の申請は，複数建物を１つの建物とする申請であり，違法である（甲２９９）。１棟か複数棟かは，外見上の一体性，機能上の一体性，構造上の一体性を基準とするところ，各棟はエクスパンションジョイントで繋がっているに過ぎず，いずれの一体性も満たさない。現に，Ｊ棟とＫ棟はそれぞれ個別に登記し，登記所に提出したマンション検索用資料では，Ｈ棟，Ｉ棟，Ｊ棟及びＫ棟はそれぞれ別個の建物として記載されており，実際にも別個の建物として販売されている。
一団地認定の運用基準違反
ア　団地面積に対する全建物の延べ面積の割合が都市計画一団地の住宅経営計画標準（昭和３２年８月６日付け計発第４１号通達）で定められた基準を大きく上回っている。また，一団地内の各敷地に関して「敷地共同利用の促進のための建築基準法第８６条第１項の規定の運用について」（昭和６０年２月８日付け建設省住街発第５号住宅局長通達）の第２の２の基準を満たしていない。


イ　さらに，前記のとおり，Ｈ棟とＩ棟，Ｊ棟とＫ棟はそれぞれ別個の建築物であることから，各棟相互間の外壁の距離が，「建築基準法第８６条第１項，同条第２項及び第８６条の２第１項の規定に基づく認定基準」（平成１１年５月２７日付け１１都市建調第３３号）第２の９の基準を満たさない。
よって，本件各建物についてされた一団地認定は違法である。
５　回避容易な被害の回避を図らなかったこと
本件各建物の高さを１２ｍ以下又は２０ｍ以下にすれば，近隣住民に対する圧迫感や日照被害，景観被害等が大幅に軽減される（甲９５）。本件土地は，計画敷地面積が約４万㎡にも及ぶ広大なものであるから，その有効な利用と建物の高さを低くすることとは決して両立し得ないものではない。しかるに，被告らは，売却時に東京都が設けた周辺の低層住宅との調和を図る旨の条件，近隣住民の強い反対，世田谷区環境審議会の要請等は全て無視して良いとの考えに基づいて，本件各建物の建築を強行したのであり，実質的な被害回避の努力を何ら行わなかった（甲１４，８３，１６６，１７２，甲１８７の１，２）。なお，被告らは，本件土地の利用計画案について東京都から何らの指摘もなかった旨主張するが，本件では，事業内容の優劣を審査して対象者を選定するプロポーザル方式に基づいて，本件プランが採用されたものではない。また，被告らが，住民の意見を聞いて，大幅にその計画を変更したとの事実はない。
６　被告らの事前の認識
被告らは，本件土地の購入に当たり，当初から東京都の売却条件を守る意思がなく，また，地域性に反することを十分認識しながら，大規模な高層マンション群の建築を計画した。しかも，それにより甚大な景観被害，圧迫感被害，日照阻害，プライバシー侵害，不動産価値の下落を招くことにより，原告ら周辺住民から強い反対を受け，また，世田谷区環境審議会や行政等から指導や勧告を受けるであろうことを十分認識していたにもかかわらず，建築工事を強行して完成させ，販売することができるとの経営判断の下に，本件土地を購入して，本件各建物の建築を強行したのである。ところで，建物の高さ規制については，全国的に各地方自治体で規制される状況にあり，世田谷区においては，平成１６年度の都市計画の見直しにおいて，区内の住居系用途に関し，高度地区を指定して，高さ規制を行った。被告らは，事前にこのような高さ規制導入の動きを知り得る立場にあったが，それを無視して，本件各建物を建築した。
７　被告らの不誠実な交渉態度
被告らは，次のとおり，原告ら，世田谷区環境審議会，国会の論議等に一切耳を貸さず，景観破壊，すさまじい圧迫感被害，日照阻害，プライバシー侵害をもたらす本件各建物の建築工事を強行して，本件各建物を完成させた。被告らは，平成１３年９月中旬，深沢地区，八雲地区に分けて第１回計画概要説明会を開催した。原告ら住民は，高層巨大マンションを城壁のように巡らす本件建築計画の余りの異常さに，その計画の抜本的な見直しを強く求めたが，無視された（乙３１の１ないし６）。
原告ら住民は，被告長谷工に対し，平成１３年９月２６日，本件各建物の建築計画の問題点を指摘するとともに，建築家・荒川修作が作成した「深沢提案集合住宅建築案」（甲７８）を提示したが，無視された。
住民側は，被告長谷工に対し，平成１４年５月１日，同被告が同年４月４日に開始した旧東京都立大学理学部・工学部の地下構造物の解体工事による振動，騒音，粉塵等の工事公害が余りにひどいので，静的破砕法を採用することなどを求めて申し入れたが，被告らは同年５月１０日，これを拒否した（甲２２７の１ないし４，甲２２８の１，２，甲２２９の１，２，甲２６２，甲２６３の１ないし４，甲２６４，２６５，２７６，２７７，２９０ないし２９５）。
この間，本件各建物の建築計画の審議を続けていた世田谷区環境審議会は，周辺住民に与える悪影響が大き過ぎるとして，被告らに対し計画の見直しを再三にわたり要望したが，被告らはこれらを完全に無視した（甲２８３の１，２）。世田谷区は，平成１４年５月１４日，環境審議会の答申に基づき，被告長谷工に対し，「高層建築によるボリューム感，圧迫感その他の影響の低減をはかること」や「周辺に開かれたオープンスペースとすること」などを骨子とする「環境配慮要請書」を手渡した。これに対する被告らの世田谷区への回答は，「バルコニーの出を１０センチ減らす」，あるいは「１９階棟の塔屋を７０センチ下げる」などというもので，真摯な回答ではなかったため，世田谷区環境審議会は態度を硬化させ，本件建築計画についての審議をさらに継続することにした（甲９２，９３）。
平成１４年６月２８日には，衆議院国土交通委員会で本件建築計画が取り上げられ，扇千景国土交通大臣ら同省幹部が，地区計画の策定などによる解決を示唆したが，被告らは無視した（甲７３）。
このような経緯，状況の下で，被告らは，平成１４年８月，本件工事に強引に着手した。
世田谷区環境審議会は，平成１４年１１月２２日，被告長谷工による計画の縮小を求める見解書を採択したが，被告らはこれを無視して工事を続行した（甲１４）。原告ら住民は，被告らに対し，平成１５年２月６日，工事の即時中止と，住民の意向，国会論議，世田谷区環境審議会の意見書なども踏まえて規模を縮小するよう求めたが，同月１９日，被告らはこれを拒否した。
以上のような異常なマンション建築計画については，マスコミの報道も多く，テレビ報道では被告長谷工の社員が住民に対して大声をあげて恫喝している声が流れ，全国に衝撃を与えた。
また，被告らは，以上の過程で，以上の他にも，強圧的な「住民対策」を行った。
８　被告らの数々の違法行為
本件各建物の建築計画には法令に違反している点が多々ある。いくつかの例を挙げれば，次のとおりである。
一団地認定違反については，上記４のとおりであり，本件各建物は公法上も違法である。
東京都環境確保条例の土壌汚染に関する規制は，平成１３年１０月１日から施行された。この規制によれば，被告長谷工は２４項目の土壌汚染物質の調査を行なうべきであったのに，残存期間の長い有害な農薬を含む４項目の調査をしなかった。しかも，調査済みとしている項目についても，条例施行以前に行なった調査結果を流用している（甲８８）。


放射能物資の厳格な管理を規定する法律は昭和３２年に施行されたが，東京都立大学理学部はそれよりも前の昭和２７年に創設され，法施行前に，既に放射能実験等を行なっていた。したがって，この空白期間に放射能による土壌汚染が起きた可能性が否定できないのに，被告らはその調査を拒否している。東京大学，防衛大学，慶応大学の関連施設では，その空白期間中の放射能実験による土壌汚染が発見されて，現行法規により適切に処理されている（甲８７）。
上記の東京都環境確保条例とこの放射能汚染の可能性の問題は，世田谷区環境審議会も懸念を表明し，原子力学会でも問題とされている（甲７９）。
９　先住性等
原告らは，次のとおり，先住性を有するか，本件土地には高層巨大建物は建たないと説明され，あるいはマスタープランを見て不動産を購入した者である。「自由通り沿道八雲地区地区計画」は，原告らの定住性を前提に，同地区計画地域内のみならず，本件土地も含めてその周辺地域一帯の低層住宅による美しい景観（街並み）の確保と住み良い住環境の確保を意図したものである。「深沢地区１丁目・２丁目地区計画案」地域内の地権者，住民らも同様の意識である。このように，原告らは，良好な景観と住環境を自ら形成してきた者，その子孫であったり，あるいは，そのような地域に魅せられて本地域の構成員になった者である。原告らが良好な景観，住環境のもとで生活し得る利益は，合理的な期待である。本件各建物の建築に伴う住環境の悪化により，不動産価格が下落したため，転居したくても転居出来ない者も多い。マンション建設の特質（「事実及び理由」欄の第２章の第３「原告らの請求原因の要旨」の２参照）からいえば，このような原告ら全員の利益は，十分に尊重されるべきである。
原告５９，同３８，同２１，同１９，同５７，同５１，同５２，同５４，同５３，同５５，同５６，同７１，同６９，同７０は，被告らの本件土地購入（平成１３年３月３０日）前にそれぞれの不動産を購入した。いずれも，マスタープランを見たり，インターネットで周辺環境との調和をいう東京都の「基本的考え方」を見たり，不動産業者による，周辺と著しく調和しない高層建築は建たないという言を信じたりして，自らの不動産を購入したのである。このことは，被告らの本件土地購入後に土地を購入した原告４７，同２０，同４８，同６８，同７２においても同様である。いずれの原告も，本件各建物が建築されることを知っていたら，その不動産を絶対に購入していないし，売買契約後にそれを知ったが，解約料が高くて解約しようにも解約できなかった者である。
被告らの不測の損害の不存在等
被告らには，次のとおり，不測の損害は生じない。
被告らは，上記本件土地の歴史性，地域性を熟知し，本件土地には低層住宅群と調和しない超高層あるいは高層のマンションを建築できないことは十分認識していた。しかも，東京都が「周辺地域の居住環境等を配慮しながら調和のとれた街並み形成を図る」ことを条件に被告らに本件土地を売却したにもかかわらず，被告らはこれを全く無視し，さらに環境審議会の強い要請も無視して，低層住宅地の真ん中に低層住宅とは到底合致しない高層巨大マンション群である本件各建物の建築を強行したのである。こうしたことからすれば，被告らに対し，本件各建物について，東京都の売却条件どおり，低層住宅群との連坦を図る高さである１２ｍ又は２０ｍにすることを命じても，被告らに不測の損害は全く生じない。
なお，被告らは，原告らの自己犠牲に基づき形成した景観と良好な住環境を破壊しつつ，この景観と良好な住環境を昀大限の販売文句として本件各建物を販売している。すなわち，上記のとおり，住民らが区画整理，「自由通り沿道八雲地区地区計画」，新築の際自ら高さ規制をする等の自己犠牲の代償として形成してきた美しい街並み景観と良好な住環境を昀大の販売文句として，自らはそれを破壊する極めて大規模な超高層，高層建築群を建設し，完成させて販売したのである。このことも，違法性を基礎づける重要な事実というべきである。
（被告らの主張）
１　「本件各建物の規模（被害の重大性の前提）」との主張について本件各建物が大規模であること，本件各建物及びその敷地が原告ら主張のとおりであること，周辺に戸建住宅が多いことは認めるが，そのことが侵害の理由とはならない。後記のとおり，被告らは本件各建物と周辺地域の調和を図っている。
２　「地域性・歴史性」との主張について
ア　本件土地の周辺が第一種低層住居専用地域であること，良好な環境を有していることは認めるが，本件建築計画はそのような環境と調和したものである。なお，東京都立大学が移転したのは，本件土地に高層建物が建築できないからではなく，単に東京都の土地活用に関する政策上の問題と思われる。
イ　原告らが主張する目黒側の中層マンションは，地元住民が建築したものである。都市計画による規制前に駆け込み的に建築されたとの事実は，都市計画の実施に異議を有する住民が存在したということにほかならない。また，深沢側の中層マンションには原告らも居住しており，自らが「景観」に反すると主張する建物に居住しつつ（その存在を積極的に肯定しつつ），景観利益を主張するのは矛盾である。本件各建物は，多数の植栽や外壁の色・デザイン，オープンスペースにおける防災対策等，周辺環境への調和・周辺地域への貢献に配慮して計画されており，マスタープラン制度の立法意図に何ら反するものではない。
ア　世田谷区のマスタープラン
玉川地区が低層住宅ゾーンⅠに位置づけられていることは認めるが，本件土地はその規制から外れている。また，本件土地の入札において，本件土地について低層住宅ゾーンと同レベルの高さの建築を求める要請はなかった。原告らは，「開発調整地区」は開発を抑制する地域と同意語であると主張するが，開発調整地区が直ちに開発抑制を意味するものではない。いずれにせよ，本件土地の入札において，低層建物を建築すべきとの要請はなかった。
イ　目黒区のマスタープラン
本件各建物のうち，目黒区の第一種低層住居専用地域にかかる部分については１階建店舗となっており，何ら建築基準法に違反するものではない（乙１の１，１６）。また，目黒区マスタープランは，本件土地における大規模団地の建築を規制するものではない。
本件土地周辺が第一種低層住居専用地域であることは認める。本件土地が東京都立大学移転後も第一種中高層専用地域とされた理由について，原告らは公共施設用地とされていたためであると主張するが，根拠がない。仮にそうであれば，民間への売却方針が決定された時点で用途変更されたはずである。
本件各建物は，上記のとおり周辺環境に配慮して計画されており，また，現状の土地利用状況と調和しており，「用途地域のみを根拠にして，地域性，歴史性を無視した建築物」ではない。


本件建築計画は，東京都が要求する「周辺環境との調和」を保っている。なお，被告らは，本件土地購入当時，原告らが主張するような本件土地周辺の「歴史性」については認識していなかった。
平成１６年６月２４日の東京都の都市計画決定により本件土地には絶対的な高度制限４５ｍがかけられるに至ったため，本件各建物のうち，４５ｍを超える棟は既存不適格建築となった事実は認めるが，被告らは，本件建築計画の建築確認申請時においては，絶対高さ制限を導入することについては知らず，本件建築計画について世田谷区と事前協議を行っていたときも，世田谷区からはかかる規制について何も告知されなかった（乙９４）。
「自由通り沿道八雲地区地区計画」が地域住民主導で策定された計画であったとしても，同地区には，中高層マンションも存在し，地域住民全員が同計画に賛成しているとは言いがたい。また，本件土地は同地区計画区域にはなっていない上，本件建築計画は広い敷地を利用した計画であり，同地区計画の趣旨である中高層建物による日影被害・高密化は生じていない。
また，土地区画整理事業における減歩は，それを施行する以上当然のものであり，特に景観保護のための自己犠牲ということはできない。さらに，原告４２の祖父が土地を供出したのは，景観保護のためでなく社会的経済的要請のためだったのであり，その目的如何にかかわらず供出は避けられなかったし，戦後の農地改革の経緯からすれば，返還を求め得るものでもなかった。したがって，そのような事実が仮にあったとしても，それが景観利益を基礎付けることにはならない。
３　「住民による地域合意」との主張について
自由通り沿道八雲地区地区計画
上記２と同様である。
深沢１丁目・２丁目地区計画案
原告ら主張に係る回答率の高さについては，回収方法にもより，一律に論じられない。
なお，乙１５号証が明らかに偽造であるとの証拠はない。また，少なくとも，声を大にして深沢１丁目・２丁目地区計画案に反対する者が存在したという事実は，「ほぼ住民全員の総意」との主張とは相反するものである。このように，住民内でさえ不協和音が生じているという事実が，世田谷区をして地区計画策定をためらわせている可能性は十分にある。
４　「『一団地認定』の逸脱という違法行為による過大な建築」との主張について
一団地規制の適用想定外について
そもそも，本件建築計画に対する建築確認がおりている以上，行政処分が取り消されない限り私法においては適法であることを前提とすべきである。なお，一団地認定が公共目的に限定されるべきとの主張は，原告らの独自の見解に過ぎない。
複数棟を一棟とする行為について
Ｈ棟とＩ棟，Ｊ棟とＫ棟はいずれもそれぞれ構造上，外観上，機能上の一体性を有しており，１棟である。
一団地認定の運用基準違反
都市計画一団地の住宅経営計画標準（昭和３２年８月６日付け計発第４１号通達）は，建築基準法８６条についての通達ではなく，都市計画法第１１条１項８号の一団地の住宅施設についての通達である。本件各建物は都市計画決定はされていないので，同基準は適用されない。また，「敷地共同利用の促進のための建築基準法第８６条第１項の規定の運用について」（昭和６０年２月８日付け建設省住街発第５号住宅局長通達）は，平成５年９月８日付け住街発第１１３号住宅局長通達により廃止されている。原告らが主張する隣棟間隔は，別個の建物間についてのものであり，本件では，Ｈ棟とＩ棟，Ｊ棟とＫ棟は，「一の建物」であるから，隣棟間隔を論じる前提を欠く。５　「回避容易な被害の回避を図らなかったこと」との主張について本件各建物を１２ｍ以下，２０ｍ以下にすれば，近隣住民への影響は低減するものの，被告らの事業は立ち行かなくなる。
取得した土地を企業として昀大限有効活用し，経済的利益を得ようとするのは，企業の経済活動としてやむを得ないものである（上記国立の高層マンション訴訟控訴審判決）。被告らは，事業採算の中で採り得る可能な限りの周辺住民への影響緩和方策を提示している。
被告長谷工は，入札に当たって，本件土地の利用計画を策定し，東京都のヒアリングを受けているが，東京都の担当者は被告長谷工の計画に対し何らの指摘もしなかった（乙９６）。仮に，本件が典型的なプロポーザル形式でなかったとしても，原告らが主張するように被告長谷工の策定した計画案が明らかに東京都の基本的考え方に反しているのであれば，何らかの指摘があったはずである。
また，被告らは，当初計画について，可能な限りの昀大限の変更を行った。
６　「被告らの事前の認識」との主張について
被告長谷工は，本件土地の入札におけるヒアリングにおいて，本件土地の利用計画案に対し何ら指摘を受けておらず，本件土地購入当時，強い反対運動が起こることについて事前の認識を有していなかった。また，本件土地周辺が良好な環境を有しているとの認識は有していたが，本件土地が第一種中高層住居専用地域として売却されているということは，高さは当該地域の環境の絶対的要件ではなく，デザインやクオリティによって周辺環境と調和したマンションを建設できると認識していた（そして現在もそのように認識している。乙９８）。
被告長谷工が絶対高さ制限導入の動きがあることを知ったのは，平成１５年１月３０日の新聞記事によってである。それまでは，世田谷区から被告長谷工に対する情報提供も一切なく，そのような規制の動きがあることを知り得る立場にはなかった。
７　「被告らの不誠実な交渉態度」との主張について
被告らは，可能な限りの対応をしつつ本件建築計画を進めた。この点に関する原告らの主張７ないしに対する反論等は，次のとおりである。原告らが主張する第１回計画概要説明会における住民の「抜本的見直し」の内容は，本件事業自体をあきらめるに等しいものであり，事業者として応諾しかねるものであった。
原告ら提示の「深沢提案集合住宅建築案」は，事業採算の点からも採用し得ない内容であった。
原告らが主張する静的破砕方法を採用しなかったのは，コストに対する効果が余り期待できなかったためである（乙４９）。
世田谷区環境審議会からの要望については，「（仮称）世田谷区深沢二丁目計画に係る環境配慮要望書に対する回答書」（甲９３）により，ボリューム感・圧迫感以外の可能な部分について真摯に対応している。しかし，ボリューム削減，すなわち住戸数の大幅な削減という要望については，事業計画上，対応不可能であった。
上記参照
国土交通省からは，被告らに対して，本件建築計画についての行政指導等はなかった。
被告らが工事に着手したのは，住民説明会を開催し，また，住民がそれをボイコットした後は常設説明会会場を設置するなどして，近隣住民に対する真摯な対応を行った後である。


平成１３年（行ケ）第２２２号　審決取消請求事件（平成１５年４月１４日口頭弁論終結）
判　　　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　ダイワ精工株式会社
訴訟代理人弁護士　　　山　　　根　　　祥　　　利
同              　　　近　　　藤　　　健　　　太
同　　　　　　　　　　的　　　場　　　美　友　紀
同　　　　　　　　　　原　　　山　　　邦　　　章
同　　　　弁理士　　　鈴　　　江　　　武　　　彦
同　　　　　　　　　　中　　　村　　　　　　　誠
被　　　　　　告　　　株式会社シマノ
訴訟代理人弁護士　　　野　　　上　　　邦　五　郎
同              　　　杉　　　本　　　進　　　介
同　　　　　　　　　　冨　　　永　　　博　　　之
同　　　　弁理士　　　小　　　林　　　茂　　　雄
同　　　　　　　　　　平　　　井　　　真　以　子
主　　　　　　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
特許庁が無効２０００－３５３４８号事件について平成１３年３月２７日にした審決を取り消す。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，名称を「継式中通し釣竿」とする実用新案登録第２５８９６５１号の考案（平成５年１１月１４日出願，平成９年８月２０日補正，平成１０年１１月２０日設定登録，以下「本件考案」といい，その実用新案を「本件実用新案」という。）の実用新案権者である。被告は，平成１２年６月２９日，本件実用新案登録の無効審判を請求し，特許庁は，同請求を無効２０００－３５３４８号として審理した上，平成１３年３月２７日，「登録第２５８９６５１号の実用新案登録を無効とする。」との審決をし，その謄本は，同年４月１６日，原告に送達された。２　平成９年８月２０日付け手続補正書による補正後の明細書（以下「本件明細書」という。）の実用新案登録請求の範囲の記載
【請求項１】前側に小径竿管を継ぎ合わせ，後側の大径竿管に対して振出式に継ぎ合わせられた中竿の，前記小径竿管との継合部の後側近くに，前記大径竿管又はそれよりも後方の竿管に装着されたリールから引き出された釣糸を内部に導入する釣糸導入部を設け，該釣糸導入部を前記大径竿管よりも前側に位置させた状態で前記中竿を前記大径竿管に収納させて保持できることを特徴とする継式中通し釣竿。
３　審決の理由
審決は，別添審決謄本写し記載のとおり，本件考案は，仏国特許第１５９２４２２号明細書（審判甲２，本訴甲４，以下「フランス明細書」という。）に記載された考案（以下「フランス考案」という。）に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであり，又は，特開平７－２３６７６号公報（平成５年７月９日に出願された特願平５－１６９８８３号の願書に最初に添付した明細書又は図面，審判甲１，本訴甲３，以下「先願明細書」という。）に記載された発明（以下「先願発明」という。）と同一であるから，本件実用新案登録は，実用新案法３条２項，又は，３条の２の規定に違反してされたものであり，同法３７条１項１号に該当し，無効とすべきであるとした。
第３　原告主張の審決取消事由
審決は，本件考案と先願発明の一致点の認定を誤り（取消事由１），本件考案とフランス発明の一致点の認定を誤り（取消事由２），本件考案とフランス発明の相違点の判断を誤った（取消事由３）結果，本件考案が先願発明と同一であり，又は，フランス考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたとの誤った判断をしたものであるから，取り消されるべきである。１　取消事由１（本件考案と先願発明の一致点の認定の誤り）
(1)　本件考案の要旨認定
本件考案は，本件明細書（甲２）の実用新案登録請求の範囲に記載されているとおりのものであるが，中竿に設ける釣糸導入部の位置を工夫し，釣糸導入部を大径竿管よりも前側に位置させた状態で中竿を大径竿管に収納させて保持できる構造とすることにより，本件明細書に記載された作用効果を奏するものである。本件明細書（甲２）の記載において，本件考案は，釣りを行うことを意図したものであることが理解され，また，竿の短い状態で釣りを行うことを意図しない考案は，本件明細書に全く開示されていない。したがって，本件考案の構成である「保持」とは，中竿を大径竿管に収納させた竿の短い状態で釣りができるように保つことを意味する。


本件考案の構成である「収納」は，単に一部収縮している任意の状態又は収納途中の状態をいうのではなく，収納が完了した状態を意味する。本件明細書（甲２）において，「収納」の語は，いずれも，このような通常の意味で用いられており，被告がいうように収納途中の任意の状態を意味するものではない。本件考案において「釣糸導入部を大径竿管よりも前側に位置させた状態」とは，釣りができるための一つの条件であるから，釣りをする際に釣糸導入部が釣糸を導入する孔として機能し得る状態を意味しており，釣糸導入部の開口前部の一部が大径竿管よりも前側に位置し，残りの開口後部の一部が大径竿管よりも後側に位置している状態は，釣糸の円滑な放出及び巻き取りに際して適正な機能を発揮し得ないので，本件考案の「釣糸導入部を大径竿管よりも前側に位置させた状態」とはいえない。
本件実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書（甲１２，以下「当初明細書」という。）における「使用する」は，本件明細書（甲２）の「釣りをする」と同義である。また，当初明細書には，竿が短い状態で釣りをする時に中竿を前記大径竿管に収納させて釣りができることが示され，また，竿が短い状態で使用する時に，釣糸導入部を大径竿管よりも前側に位置させた状態となることが示されている。したがって，当初明細書には，本件考案の「収納させて保持」と「釣糸導入部の位置」との組合せにより，竿の短い状態で釣りができるとの作用効果を奏すること，また，持ち運びが便利であることが示されている。
(2)　先願発明の認定
先願明細書（甲３）には，中通し竿において，収納させた短い状態で釣りをするという本件考案の課題について開示も示唆もない。先願明細書の実施例（段落【０００７】～【００１３】，【図１】～【図７】）は，中竿を大径竿管に収納させて保持し得るものではなく，また，別実施例（段落【００１４】，【図８】）の構造は，中竿とともに大径竿管も一緒に元竿に挿入される構造であるため，本件考案の「釣糸導入部を前記大径竿管よりも前側に位置させた状態で前記中竿を前記大径竿管に収納させて保持できる」という構成を具備しない。先願明細書（甲３）には，中子を元竿に対して伸ばした時を釣り時とし，短くした時を持ち運び時及び糸の出し入れ時としており，竿を短くした状態で釣りをするという本件考案の発想は何も触れられていない。しかも，先願明細書の図１及び図２(イ)には，中子（元上）の基端部（大径竿管（元竿）側）は大径竿管（元竿）の基端に取り付けられた腹当てに当接し，中竿はそれ以上大径竿管内に挿入されることができない状態が示され，これを元竿と穂先竿，中子を収縮させた状態と称している。すなわち，短縮状態では，高速で出入りする釣糸を摩擦が少ない状態で竿管内に導入案内する役目を担う糸導入口の後部が，摩擦係止用部材として用いたゴムリング体の内側に入り込んでおり，この状態で釣り操作するならば，釣糸が糸導入口に入る以前にゴムリング体に接触し又は食い込み，その摩擦で釣糸が切断する恐れがあり，技術常識的にも正常な釣り操作は不可能である。
(3)　同一性の判断
ア　相違点(c)
審決は，本件考案と先願明細書の実施例の発明とは，「甲第１号証記載の発明（注，先願発明）の『伸縮竿材３』，『元竿５』，『中子４』，『リール７』，『糸導入口４Ａ』が，本件考案の『小径竿管』，『大径竿管』，『中竿』，『リール』，『釣糸導入部』に相当し，両者は，『前側に小径竿管を継ぎ合わせ，後側の大径竿管に対して振出式に継ぎ合わせられた中竿に，前記大径竿管に装着されたリールから引き出された釣糸を内部に導入する釣糸導入部を設け，該釣糸導入部を前記大径竿管よりも前側に位置させた状態で前記中竿を前記大径竿管に収納させて保持できる継式中通し釣竿。』である点で一致し」，「本件考案が『中竿の，前記小径竿管との継合部の後側近くに，釣糸導入部』を設けたのに対し，甲第１号証の発明（注，先願発明）は『中竿（中子４）の長手方向ほぼ中央部に，釣糸導入部』を設けた点」（以下「相違点(c)」という。）で一応相違すると認定した上（審決謄本１１～１２頁（６－１）），上記相違点に係る構成は，課題解決のための具体化手段における微差にすぎないと判断する（１２頁（６－１））。しかしながら，審決は，本件考案の相違点(c)に係る構成を課題解決のための具体化手段における微差にすぎないと判断する根拠として，実願昭６１－３１４２０号（実開昭６２－１４２２７１号）のマイクロフィルム（審判甲４，本訴甲６），実公昭６２－２２１３９号公報（審判甲６，本訴甲８）及びフランス特許第２５３９５８２号公開公報（審判甲７，本訴甲９）を引用するところ（以下，これらを「本件周知例」という。），本件周知例に記載されたものは，いずれもリールを取り付けた大径竿管自体に釣糸導入孔を設けた構造であり，釣竿が短い状態で釣りを行うことができない。このように，本件考案と基本的構造を異にするものを根拠として，本件考案の相違点(c)に係る構成を課題解決のための具体化手段における微差にすぎないと判断することは誤りである。
イ　相違点(d)
審決は，本件考案と先願明細書の別実施例の発明とは，「甲第１号証記載の発明（注，先願発明）の『中子２』，『中子４』，『中子３』，『リール７』，『糸導入口３Ｂ』が，本件考案の『小径竿管』，『大径竿管』，『中竿』，『リール』，『釣糸導入部』に相当し，両者は，『前側に小径竿管を継ぎ合わせ，後側の大径竿管に対して振出式に継ぎ合わせられた中竿の前記小径竿管との継合部の後側近くに，前記大径竿管よりも後方の竿管に装着されたリールから引き出された釣糸を内部に導入する釣糸導入部を設け，該釣糸導入部を前記大径竿管よりも前側に位置させた状態で前記中竿を前記大径竿管に収納させた継式中通し釣竿。』である点で一致し」，「本件考案が『中竿を前記大径竿管に収納させて保持できる』のに対し，甲第１号証記載の発明は『中竿を前記大径竿管に収納』させるものではあるが，『保持できる』ことが明確でない点」（以下「相違点(d)」という。）で一応相違するとした上（審決謄本１２頁（６－２）），上記相違点に係る構成は，課題解決のための具体化手段における微差にすぎないと判断する（同頁（６－２））。


しかしながら，審決は，本件考案の相違点(d)に係る構成を課題解決のための具体化手段における微差にすぎないと判断する根拠として，本訴甲４を引用するが，この明細書記載のものは，釣竿が短い状態で釣りを行うことができないから，これを根拠として，本件考案の相違点(d)に係る構成を課題解決のための具体化手段における微差にすぎないと判断することは誤りである。２　取消事由２（本件考案とフランス考案の一致点の認定の誤り）(1)　審決における本件考案の要旨認定は，上記１(1)のとおり誤りである。
(2)　フランス明細書の記載内容
フランス明細書（甲４）には，中竿を大径竿管に収納させた竿の短い状態で釣りをするという本件考案の課題について開示も示唆もない。フランス考案の構造は，中竿を大径竿管に収納させて保持し得る構造ではないし，その「収納」の状態は，釣竿の収納及び運搬の便利のためであって，釣りをし得ることを意図していない。
(3)　一致点の認定
したがって，フランス明細書（甲４）に「前側に小径竿管を継ぎ合わせ，後側の大径竿管に対して振出式に継ぎ合わせられた中竿に，前記大径竿管に装着されたリールから引き出された釣糸を内部に導入する釣糸導入部を設け，前記中竿を前記大径竿管に収納させて保持できる継式中通し釣竿」（審決謄本９頁（５－１））が示されているとの審決の認定は誤りである。
３　取消事由３（本件考案とフランス考案の相違点の判断の誤り）
ア　相違点(a)
審決は，本件考案とフランス考案とは，「本件考案が『中竿の，前記小径竿管との継合部の後側近くに，釣糸導入部』を設けたのに対し，甲第２号証記載の考案（注，フランス考案）は『中竿（元竿２）の，前記小径竿管（第１継ぎ竿１０）の後端近くに，釣糸導入部』を設けた点」を「相違点(a)」と認定した上（審決謄本９頁（５－１）），「上記相違点(a)の本件考案に関する構成は，課題解決のための具体化手段における微差にすぎない」（同頁（５－２））と判断する。しかしながら，上記１(3)アのとおり，本件周知例に記載されたものは，いずれもリールを取り付けた大径竿管自体が釣糸導入孔を設けた構造であり，釣竿が短い状態で釣りを行うことができないから，このように本件考案と基本的構造を異にするものを根拠として，本件考案の相違点(a)に係る構成を課題解決のための具体化手段における微差にすぎないと判断することは誤りである。
イ　相違点(b)
審決は，「本件考案が『該釣糸導入部を前記大径竿管よりも前側に位置させた状態で前記中竿を前記大径竿管に収納させて保持できる』のに対し，甲第２号証記載の考案（注，フランス考案）は『前記中竿を前記大径竿管に収納させて保持できる』ものではあるが，前記中竿（元竿２）が前記大径竿管（握り１）の中に完全に嵌め込まれた場合，該釣糸導入部（窓１８，通過孔１９）が大径竿管（握り１）の管内に位置する点」を「相違点(b)」と認定した上（審決謄本９頁（５－１）），相違点(b)に係る本件考案の構成は周知であったから，当業者が相違点(b)に係る周知の技術をフランス考案に適用することはきわめて容易であったと判断した（同９～１０頁（５－２））。
しかしながら，フランス考案について，仮に，中竿を大径竿管に収納すると，大径竿管の釣糸導入孔は中竿にふさがれてしまうとともに，釣糸が大径竿管の内側で急激な方向変換状態となる。また，本件考案では，リールを取り付けているのが大径竿管，釣糸導入部を設けているのが中竿であるのに対し，審決が引用する本件周知例は，いずれもリールを取り付けた大径竿管自体に釣り糸導入孔を設けた構造であり，本件考案の構成と対応せず，竿を収納させた短い状態で釣りをする構成を採ることができない。したがって，相違点(b)に係る上記周知技術をフランス考案に適用することには阻害事由があるから，審決の判断は誤りである。
第４　被告の反論
１　取消事由１（本件考案と先願発明の一致点の認定の誤り）について
(1)　本件考案の要旨認定
本件考案の要旨は，審決認定のように，本件明細書（甲２）の実用新案登録請求の範囲に記載されているとおりのものである。
本件明細書（甲２）において，「収納して保持」することは，「釣糸導入部を大径竿管よりも前側に位置させた状態にできるため，短い状態で釣りができる」とともに，「持運びにも便利である」ためであり，「保持」自体が「短い状態で釣りができる」ことであるとは解されない。本件考案において，竿の短い状態で釣りができるのは，飽くまで，釣糸導入部を大径竿管よりも前側に位置させ得るためである。そもそも，当初明細書（甲１２）には，「係止」という記載はあるものの，「保持」という言葉自体記載がなく，その後の補正において加入されたものである。唯一「保持」という語句が記載されているのは，ゴム部材等の係止部による係止のことを「係止保持」と表現している。そして，このゴム部材等による係止は，元竿を前方に相対移動させて元上の補強材に外嵌させて固定させた際に，このゴムリング体が補強材に密着して，元竿の嵌合状態をがたつきなく行わせる効果を有する状態と何ら異なるところはない。そうすると，本件考案の「保持」が釣りのできる状態を意味するならば，補正により当初明細書の要旨が変更されたことになる。
原告は，本件考案の「収納」とは，収納が完了した状態（予定された位置まで納められた状態）を意味すると主張するが，本件明細書は，収納が完了した状態を「最も深く収納」と表現しており，「収納」の用語自体は通常の意味で用いられている。
原告は，「釣糸導入部を大径竿管よりも前側に位置させた状態」とは，釣りをする際に釣糸導入部が釣糸を導入する孔として機能し得る状態を意味し，釣糸導入部の開口前部の一部が大径竿管よりも前側に位置し，残りの開口後部の一部が大径竿管よりも後側に位置している状態は，釣糸の円滑な放出及び巻き取りに際して適正な機能を発揮し得ないので，本件考案の「釣糸導入部を大径竿管よりも前側に位置させた状態」とはいえないと主張する。しかしながら，「釣糸導入部を大径竿管よりも前側に位置させた状態」とは，釣りができるための一条件であるから，釣りをする際に釣糸導入部が釣糸を導入する孔として機能し得る状態を意味していることは認めるが，それ以外の限定が付されていない本件考案において，原告が主張するような限定解釈をすべきではない。
(2)　先願発明の認定


先願発明（甲３）では，釣糸導入孔を元竿よりも前側に位置させた中子を元竿に収納させた状態で，その握り部の先端側に設けられたゴムリング体を元上の補強材に密着し，がたつきなく固定させているものであり，先願発明に，釣糸導入部を大径竿管よりも前側に位置させた状態で中竿を大径竿管に収納させて保持し得るとの構成が記載されている。また，先願明細書には，竿の短い状態で釣りができるとの明記はないものの，収納して保持しても釣糸導入部を大径竿管よりも前側に位置させた状態にできるものであるから，本件考案にいう短い状態で釣りのできるものであって，本件考案の要旨認定において，原告主張のとおり，竿の短い状態で釣りができるという意味で「保持」の構成が解されるとしても，先願発明は，この点で本件考案の構成と一致する。
なお，継ぎ式釣り竿において，その竿の長さを調節して釣りをすることは，一般的に慣用されているものであり，上記の構成を備えているものであれば，短縮状態で釣をすることは当然のことである。
(3)　したがって，先願発明は，本件考案と同一のものであり，審決の一致点の認定に誤りはない。
２　取消事由２（本件考案とフランス考案の一致点の認定の誤り）について(1)　上記１(1)のとおり，審決による本件考案の要旨認定に誤りはない。
(2)　フランス明細書の記載内容
原告は，フランス明細書（甲４）に「前側に小径竿管を継ぎ合わせ，後側の大径竿管に対して振出式に継ぎ合わせられた中竿に，前記大径竿管に装着されたリールから引き出された釣糸を内部に導入する釣糸導入部を設け，前記中竿を前記大径竿管に収納させて保持できる継式中通し釣竿」（審決謄本９頁（５－１））が示されているとの審決の認定は誤りであると主張する。しかしながら，フランス明細書（甲４）は，他の継ぎ竿や穂先を相対的中間位置において確実に相互連結させるのと同様，元竿と握りとの関係においても，相対的中間位置において確実に相互連結させ，釣糸導入孔が握りの前側にあるか，内部にあるかを区別して記載されているので，釣糸導入孔を握りの前側に位置させた状態において，元竿は握りに対して，他の継ぎ竿や穂先と同様に相対的中間位置において確実に相互連結を保証するものである。したがって，フランス考案において，釣糸導入部を大径竿管よりも前側に位置させた状態で中竿を大径竿管に収容させて保持し，釣糸をリールから釣糸導入孔内に導入可能とした状態で釣りをすることは可能である。
なお，フランス明細書（甲４）において，釣糸導入孔が握り内に収納された状態では，釣糸が急激に方向変換するような収納状態となるため，釣りを行い得ないことは明らかであり，審決も，そのような状態で釣りができることまで認定するものではない。
３　取消事由３（本件考案とフランス考案の相違点の判断の誤り）について中通し釣竿において，本件考案と同様に糸通しを容易にするため，大径竿管の小径竿管との継合部の後側近くに釣糸導入部を設けることは，審決の引用する本件周知例にも記載されており，本件考案の相違点(a)に係る構成が課題解決のための具体化手段における微差にすぎないとした審決の判断に誤りはない。原告は，フランス考案について，仮に，中竿を大径竿管に収納すると，大径竿管の釣糸導入孔は中竿にふさがれてしまうとともに，釣糸が大径竿管の内側で急激な方向変換状態となると主張するが，本件考案においても，図２の実施例では，釣糸が中竿の内側で急激な方向変換状態となることは明らかであるから，このことは，相違点(b)に係る審決の判断を左右するものではない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（本件考案と先願発明の一致点の認定の誤り）について
(1)　本件考案の要旨認定
ア　本件明細書（甲２）には，以下の記載がある。
「中竿は大径竿管に対して振出式に継ぎ合わせられているため，引出せば長い状態で釣りができ，収納して保持しても釣糸導入部を大径竿管よりも前側に位置させた状態にできるため，短い状態で釣りができると共に，持運びにも便利であ
る」（段落【０００６】）
「釣糸導入部２２の直後位置には係止部２８が形成されており，中竿１２が所定長さだけ元竿１０内に収納されて釣竿の全長がそれだけ短くして使用する場合に，前記係止部２８が元竿１０の継合部１０Ｂに係止する」（段落【０００８】）
「中竿１２を元竿１０内に収容した釣竿の短い状態で釣りを行う際には，釣糸導入部２２は２点鎖線２２'の位置に位置しているが，釣糸導入孔２４（２４'）の下端の高さ位置は元竿１０の先端部の外周表面よりも高さＨだけ高く形成されているため釣糸が元竿１０等の表面に接触することを防止できる」（段落【００１０】【００１６】）
イ　これらの記載を総合するならば，本件考案は，釣竿が短い状態で釣りを行うことを可能にするものであると認められるから，本件考案の「保持」とは，中竿を大径竿管に収納させた状態で釣りをすることが可能であるように保つことを意味すると解すべきである。
ウ　被告は，「保持」の用語が記載されていないなど，当初明細書（甲１２）の記載に照らすと，「保持」が釣りをすることができるという意味まで有するものではないと主張し，確かに，当初明細書には，実用新案登録請求の範囲を始め，「保持」という用語の記載はない。
しかしながら，当初明細書（甲１２）の段落【０００８】【００２７】の記載は，本件明細書の段落【０００８】の記載と同旨，当初明細書の段落【００１０】【００１５】【００２９】の記載は，本件明細書の段落【００１０】【００１６】の記載と同旨であるから，当初明細書においても，本件考案は，釣竿が短い状態で釣りを行うことを可能とするものであると認められる。そうすると，本件明細書の「保持」の語は，当初明細書の「短くして使用」（段落【０００８】【００２７】），「短い状態で使用」（段落【００１５】）という機能的記載を，補正により，構成的に「保持」と表現し直した程度のものと解される。したがって，本件明細書の「保持」について，中竿を大径竿管に収納させた状態で釣りをすることが可能であるように保つ意味であると解しても，当初明細書の要旨を変更したことにはならない。これが要旨変更に当たるという被告の主張は，採用することができない。


エ　なお，原告は，本件明細書の実用新案登録請求の範囲に記載された「収納」及び「釣糸導入部を大径竿管の前側に位置させた状態」についても主張し，被告はこれを争うが，これらの用語に係る原告の主張について判断するまでもなく，「保持」に係る原告の主張は，上記のとおり理由があるというべきである。
(2)　先願発明の認定
ア　先願明細書（甲３）には，以下の記載がある。
「【発明の効果】したがって，元竿の長さを長くすることなく，中子を元竿に対して伸縮自在に構成することによって，糸導入孔とリールとの間隔を長くして，抵抗少なく糸の出し入れが可能になり，糸導入孔とリールとの間隔を短くして，竿をコンパクトにして扱える，という従来構成では得られない効果が得られる。しかも，リールを元竿に取り付けた状態で竿を伸縮させても釣り糸を傷めることがなく，仕掛を取り外すことなく竿を収縮状態にできる良さもある」（段落【０００６】）
「この竿は，仕掛をした状態で竿を縮めるが，その竿を収縮するに合わせて糸を自動的に巻き取る機構をリール内に設けてよい。但し，竿を収縮する時のみ作動するように，クラッチ機構を並設するのが望ましい。また，この種の中通し竿にあっては釣りの種類によっては，当たりが採りやすいこともある。」（段落【００１３】）
イ　上記の記載によれば，先願明細書（甲３）には，中子を元竿に対して伸縮自在に構成することなど先願発明の構成により「竿をコンパクトにして扱える」という従来構成では得られない効果が得られ，また，「竿を収縮する」ことによって，釣りの種類によっては「当たりが採りやすい」という効果が得られるとの記載がある。
そうすると，「当たりが採りやすい」という記載が，釣り人が釣りをしている際にその手に伝わる感触について述べるものであって，釣り人が現に釣りをしていることを前提とする記載であること，また，継ぎ式釣り竿においては，一般に，その竿の長さを調節して釣りをするものであることに照らすと，先願発明は，単に，仕掛けを取り外すことなく竿を収縮し得ることだけでなく，釣り人が釣りをする際に，竿を短くした状態で釣りをすることが開示されているものということができる。
ウ　原告は，先願明細書（甲３）には，中子を元竿に対して伸ばした時を釣り時とし，短くした時を持ち運び時及び糸の出し入れ時とし，竿を短くした状態で釣りをするという本件考案の発想は何も触れられていないと主張し，確かに，先願明細書には，「釣り時においては，元竿に対して中子を伸長させて糸導入孔とリールシートとの間隔を大きく採るとともに，持ち運び時においては元竿と中子とを収縮させて竿全長を短くできる」（段落【０００５】），「持ち運び時においては，図３に示すように，短縮することが可能であり，釣り時においては，穂先竿１等を伸長させることは勿論である」（段落【０００８】）として，中子を元竿に対して伸ばした時を釣り時とし，短くした時を持ち運び時及び糸の出し入れ時とするとの記載がある。
しかしながら，上記の記載は，竿を短くした状態で釣りをすることを示唆する記載ではないが，これを否定ないし阻害する記載でもない。上記のとおり，先願明細書（甲３）には，明らかに，竿を短くした状態で釣りをすることを開示する記載がある以上，上記記載は，先願発明が竿を短くした状態で釣りをすることを可能とする「保持」の構成を具備することを否定するものではなく，この点で，原告の主張は採用することができない。
エ　原告は，先願明細書の図１及び図２(イ)には，中子（元上）の基端部（大径竿管（元竿）側）は大径竿管（元竿）の基端に取付けられた腹当てに当接し，中竿はそれ以上大径竿管内に挿入されることができない状態が示され，これを元竿と穂先竿，中子を収縮させた状態と称していると主張した上，このような収縮状態では，高速で出入りする釣糸を摩擦が少ない状態で竿管内に導入案内する役目を担う糸導入口の後部が，摩擦係止用部材として用いたゴムリング体の内側に入り込んでおり，この状態で釣り操作するならば，釣糸が糸導入口に入る以前にゴムリング体に接触し又は食い込み，その摩擦で釣糸が切断する恐れがあり，技術常識的にも正常な釣り操作は不可能であると主張する。
しかしながら，本件考案（甲２）においても，「釣糸導入部」を設けるという構成についての特定は，釣糸導入部を大径竿管よりも前側に位置させた状態で中竿を大径竿管に収納させるというだけのものである。この点に関する先願発明（甲３）の構成は，「前記中子に前記糸導入孔を形成するとともに，前記中子を，リールシートを有する元竿内に収納した状態で，前記糸導入孔が前記元竿の口部より前方に位置するように，かつ，前記中子を，前記元竿に対して伸長させた状態で，前記糸導入孔が前記収納状態に対応した位置より更に前方に位置するように構成してある」（段落【０００４】）とされ，本件考案の「釣糸導入部」に相当する「糸導入孔」は，中子を，リールシートを有する元竿内に収納した状態で，糸導入孔が元竿の口部より前方に位置することが明記されている。
(3)　同一性の判断
ア　相違点(c)
相違点(c)は，釣糸導入部の位置について，本件考案が「中竿の小径竿管との継合部の後側近く」とするのに対し，先願発明が「中竿の長手方向ほぼ中央部」とする点である。
ところで，本件明細書（甲２）には，「中竿は大径竿管に対して振出式に継ぎ合わせられているため，引出せば長い状態で釣りができ，収納して保持しても釣糸導入部を大径竿管より前側に位置させた状態にできるため，短い状態で釣りができると共に，持運びにも便利である」（段落【０００６】）と記載され，釣糸導入部の位置が奏する作用効果は，中竿を収納して保持しても，釣糸導入部を大径竿管より前側に位置させた状態にし得るというものであって，それに尽きると認められる。そうすると，このような釣糸導入部の位置が奏する作用効果に照らすと，その位置について，本件考案のように「中竿の小径竿管との継合部の後側近く」とするか，先願発明のように「中竿の長手方向ほぼ中央部」とするかという程度の差異は，課題解決のための具体的手段における微差にすぎないというべきであって，この点で審決の判断は正当である。


平成１５年（行ケ）第３９号　審決取消請求参加事件（被参加事件・平成１３年（行ケ）第８８号）（平成１５年２月３日口頭弁論終結）
判　　　　　　　　　　　決
参加人　　　　　　　　住化武田農薬株式会社
訴訟代理人弁護士　　　品　川　澄　雄
同　　　　弁理士　　　青　山　　　葆
同　　　　　　　　　　岩　崎　光　隆
同　　　　　　　　　　田　中　光　雄
同　　　　　　　　　　田　村　恭　生
被参加事件原告（脱退）武田薬品工業株式会社
被　　　　　　告　　　特許庁長官　太　田　信一郎
指定代理人　　　　　　竹　林　則　幸
同　　　　　　　　　　森　田　ひとみ
同　　　　　　　　　　一　色　由美子
同　　　　　　　　　　宮　川　久　成
主　　　　　　　　　　　文
特許庁が訂正２０００－３９０３７号事件について平成１３年１月１６日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
参加人は，名称を「グアニジン誘導体，その製造法及び殺虫剤」とする特許第２５４６００３号発明（特願昭６３－３３２１９２号に基づく優先日を昭和６３年１２月２７日，特願平１－２３５８９号に基づく優先日を平成元年１月３１日，特願平１－１８７７８９号に基づく優先日を同年７月１９日とする国内優先権主張，平成元年１２月２２日出願，平成８年８月８日設定登録，以下「本件発明」といい，その特許を「本件特許」という。）の特許権者である。被参加事件原告は，平成１２年４月７日，本件特許出願の願書に添付した明細書（以下，願書に最初に添付した明細書を「当初明細書」といい，平成７年１月３１日付け手続補正書による補正後のものを「本件明細書」という。）の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載の訂正（以下「本件訂正」という。）をすることについて審判の請求をし，特許庁は，同請求を訂正２０００－３９０３７号事件として審理した上，平成１３年１月１６日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同年２月５日，被参加事件原告に送達された。
参加人は，被参加事件原告から本件特許に係る特許権を譲り受け，平成１５年１月１７日その旨の登録を経由し，被参加事件原告は訴訟から脱退した。２　本件明細書の特許請求の範囲の請求項１，７の記載
【請求項１】
式［式中，Ｒ１ａは２－クロロ－５－チアゾリルメチルを，Ｒ
２ａは水素を，Ｒ３ａはメ
チルアミノを，Ｘａはニトロを示す。］で表わされるグアニジン誘導体またはその塩。
【請求項７】
式［式中，Ｒ１ａは２－クロロ－５－チアゾリルメチルを，Ｒ
２ａは水素を，Ｒ３ａはメ
チルアミノを，Ｘａはニトロを示す。］で表わされるグアニジン誘導体またはその塩を含有する殺虫剤組成物。
３　本件訂正の要旨
（ａ）　特許請求の範囲の請求項１，７の式の「Ｒ１ａは２－クロロ－５－チアゾリルメチル」を「Ｒ１ａは２－クロロ－５－チアゾリル」に訂正する（以下「本件訂正（ａ）」という。）。
（ｂ）　当初明細書１０頁２０行目以下に挿入された箇所の（１）及び（７）（特許公報４頁上欄の式［Ⅰ’］及び５頁中欄の［Ⅰ’］）の定義中，「Ｒ
１ａは２
－クロロ－５－チアゾリルメチル」を「Ｒ１ａは２－クロロ－５－チアゾリル」に訂正する（以下「本件訂正（ｂ）」という。）。
４　審決の理由
審決は，別添審決謄本写し記載のとおり，本件訂正は，平成６年法律第１１６号附則６条の規定により，なお従前の例によるとされた平成５年法律第２６号により改正された特許法１２６条１項ただし書１号ないし３号のいずれにも該当しないものであるか又は同条２項の規定により許されないものであるとした。
第３　参加人主張の審決取消事由


１　取消事由１（本件訂正が誤記の訂正に該当しないとした判断の誤り）審決は，「訂正前の請求項１或いは請求項７の記載を見て，化学構造式におけるＲ１ａの定義として『Ｒ１ａは２－クロロ－５－チアゾリルメチル』とあるのが誤記であると判断できるものとは到底考えることができない」（審決謄本５頁第１段落）としているが，誤りである。被参加事件原告は，平成７年１月３１日付け手続補正書による補正において，Ｒ１ａを「２－クロロ－５－チアゾリル」と定義すべきところ，錯誤により「２－クロロ－５－チアゾリルメチル」と記載してしまったものである。「化合物Ａ」（注，審決謄本３頁の式［Ａ］で表される化合物，以下同じ。）が当初明細書の開示範囲を超えたものであり，本件明細書の発明の詳細な説明の実質的な開示が「化合物Ｂ」（注，同４頁の式［Ｂ］で表される化合物，以下同じ。）に関するものであるところからすれば，上記補正後の請求項及び発明の詳細な説明の対応箇所のみに「化合物Ａ」が記載されていることは不自然である。また，２－クロロ－５－チアゾリル基にメチル基のついた化合物は当初明細書及び本件明細書の開示範囲を超えるものであり，一方，当該メチル基のない化合物のみが，当初明細書においても，本件明細書においても具体的な実施態様によって支持されているところからすれば，上記補正が，当該メチル基のない化合物への限定を目的としたものであって，メチル基を付したのは錯誤によるものと理解するのは極めて自然なところであり，本件訂正が，誤記の訂正に該当することは明らかである。
２　取消事由２（本件訂正が明りょうでない記載の釈明に該当しないとした判断の誤り）
審決は，本件訂正が明りょうでない記載の釈明に当たらないとしている（審決謄本６頁第２段落）が，誤りである。審決は，「請求項１が『化合物Ａ』で，発明の詳細な説明に『化合物Ａ』とそれに類似した化合物を含む多くの化合物（化合物Ｂも含む。）が記載されている」（同）とし，請求項の記載と発明の詳細な説明の記載に不一致はないから，明りょうでない記載があるものということはできないとするが，発明の詳細な説明における「化合物Ａ」は，請求項の繰返しであって，「化合物Ａ」が明細書の記載要件を満たすほどに記載されていない。元来，「化合物Ａ」は，本件発明の範囲外のものであり，当初明細書及び本件明細書には，「化合物Ａ」の具体的な開示はなく，その発明の詳細な説明の記載は実質的に「化合物Ｂ」についてのものであることは明らかである。このように，実質的な記載が「化合物Ｂ」についてのものであるにもかかわらず，請求項には「化合物Ａ」が記載されていることは，請求項と発明の詳細な説明の記載が一致していないことになり，明りょうでない記載である。
３　取消事由３（本件訂正が実質上特許請求の範囲を変更するものであるとした判断の誤り）
審決は，「本件訂正（ａ）が，特許法第１２６条第１項ただし書第１号～第３号のいずれかに該当したとしても，実質上特許請求の範囲を変更するものである」（審決謄本７頁第３段落以下）とするが，誤りである。上記のとおり，本件訂正は，誤記の訂正ないし明りょうでない記載の釈明であるから，当初明細書の記載をも考慮し，本件発明の技術的意義を参酌すると，実質上特許請求の範囲を変更するものではない。
第４　被告の反論
１　取消事由１（本件訂正が誤記の訂正に該当しないとした判断の誤り）について被参加事件原告が誤記として訂正しようとする対象は，特許請求の範囲に記載された事項であることから，審決は，まず，本件明細書の特許請求の範囲に記載された化合物が化学常識から見て存在し得ない化学構造のものであるか，化学構造式とその化合物名が一致していないというような不自然な記載がないかを判断し，次いで，発明の詳細な説明の記載を検討している。すなわち，審決は，「特許請求の範囲の記載（請求項１及び請求項７）をみる限り・・・不自然な記載はなく・・・誤記であると判断できるものとは到底考えることができない」（審決謄本４頁第４段落～５頁第１段落）とした上で，発明の詳細な説明の記載を検討し，「従って，発明の詳細な説明の項の記載を参酌したとしても，特許請求の範囲の化合物Ａに関する記載が誤記であると直ちに判断できるものではなく，まして，それが化合物Ｂの誤記であると直ちに判断できるものではない」（同５頁第２段落）としているのである。また，特許請求の範囲の記載に誤記があるか否かは，特許権者の主観的意図にかかわらず，当業者の認識を基準として客観的に判断されるべきであり，補正が錯誤であったかどうかという主観的要因によって判断されるものではない。
２　取消事由２（本件訂正が明りょうでない記載の釈明に該当しないとした判断の誤り）について
本件明細書の特許請求の範囲の記載自体に不明りょうな点はなく，特許請求の範囲と発明の詳細な説明が記載不一致で，それが不明りょうな記載であるとすることもできない。本件明細書には「請求項１が『化合物Ａ』で，発明の詳細な説明に『化合物Ａ』とそれに類似した化合物を含む多くの化合物（化合物Ｂを含む。）が記載され」（審決謄本６頁第２段落）ているものであって，特許明細書における特許請求の範囲の記載の重要性にかんがみれば，「化合物Ａ」が本件明細書の特許請求の範囲に記載されている以上，それとは異なる化合物である「化合物Ｂ」が特許請求の範囲であるということはできない。
３　取消事由３（本件訂正が実質上特許請求の範囲を変更するものであるとした判断の誤り）について
最高裁昭和４７年１２月１４日第一小法廷言渡しの二つの判決（民集２６巻１０号１８８８頁及び１９０９頁）が判示するとおり，特許請求の範囲は，特許発明の技術的範囲を確定するための基準とされるのであって，平成６年法律第１１６号による改正前の特許法１２６条２項にいう「実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するもの」であるか否かの判断は，もとより，明細書の特許請求の範囲の記載を基準としてされるべきものである。したがって，化合物Ａを示すものとして文言上及び技術常識上何ら不明りょうな点がない本件明細書の特許請求の範囲の記載を，別の化合物である化合物Ｂに変更する本件訂正が，実質上特許請求の範囲を変更するものであるとして，許容されないことは明らかである。
第５　当裁判所の判断


１　取消事由１（本件訂正が誤記の訂正に該当しないとした判断の誤り）について(1)本件明細書（甲４）には，以下の記載がある。①　特許請求の範囲の請求項１，７の記載は，上記第２の２のとおり。②　「発明が解決しようとする課題　本発明は・・・人畜毒性，魚毒性及び天敵に対する毒性が低く，安全でかつ害虫に対して優れた防除効果を有するグアニジン誘導体またはその塩を殺虫剤として提供する」（６欄第３段落）③　「課題を解決するための手段　本発明者らは，上記課題を解決すべく，従来使用されてきた殺虫剤とは全く構造の異なった殺虫剤を見い出すため，長年鋭意研究を続けてきた。その結果
式［式中，Ｒ１は置換されていてもよい同素または複素環基を，ｎは０または１を，Ｒ２は水素または置換されていてもよい炭化水素基を，Ｒ３は第一，第二または第三アミノ基を，Ｘは電子吸引基を示す。但し，Ｘがシアノ基である時，Ｒ
１はピ
リジル基を除く置換されていてもよい同素または複素環基を，ｎが０である時，Ｒ１は置換されていてもよい複素環基を示す。］で表わされるグアニジン誘導体及びその塩が，意外にも非常に強い殺虫作用を有することを知見し，さらに毒性の低いことも知見し，これらに基づいて，本発明を完成するにいたった」（６欄第４，第５段落）
④　「（注，Ｒ１で示される）複素環基の好ましいものは，たとえば・・・２－，４－または５－チアゾリル等の５－又は６－員含窒素複素環基である」（１４欄１～３行目）
⑤　「Ｒ１で示される・・・複素環基は，同一又は相異なる置換基を１～５個（好ましくは１個）有していてもよく，この様な置換基としては・・・たとえばフッ素，塩素，臭素，ヨウ素等のハロゲン・・・から選ばれる１～５個が用いられ
る」（１４欄４行目～１５欄７行目）
⑥　「ｎは０または１を示すが，１の場合が好ましい」（１５欄第３段落）(2)また，本件明細書（甲４）の実施例１～１２（３５欄～３８欄）には，１２個のグアニジン化合物について，その合成方法が，それらの物性値とともに詳細に記載され，参考例１～１４（３０欄～３４欄）にはグアニジン化合物を製造する際に原料として使用される化合物の合成方法が物性値とともに詳細に記載され，試験例１～３（２６欄～３０欄）には，実施例で合成された化合物を含む４０個の化合物について，それらの殺虫効果をテストした結果が示され，「表－４」（３９欄～４８欄）には，上記式［Ⅰ］と同一の化学式を掲げた上で，実施例及び試験例に示された化合物を含め，同化学式に該当する４８個の化合物が一覧表示されているところ，これら化合物のｎの値はすべて，ｎの値が「１」又は「０」であり，一方，ｎが「２」に該当する化合物の具体例は，実施例，参考例，試験例及び「表－４」を含め，本件特許公報には，全く記載されていないばかりでなく，そのような化合物について，間接的にも触れた記載は全く存在しないことが認められる。なお，「表－４」に示されている化合物のうち，ｎが「１」のものは４７個であり，「０」のものは１個である。
(3)本件明細書の特許請求の範囲の請求項１，７の上記化学式において，Ｒ
１ａ
は２－クロロ－５－チアゾリルメチル基であるので，同化学式のＲ１ａの部分を２－クロロ－５－チアゾリルメチル基に置き換えると，次の（式Ⅰ）のとおりと認められる。
（式Ⅰ）
これに対し，本件明細書の発明の詳細な説明に記載されている化学式（上記式［Ⅰ］）では，Ｒ１は，置換されていてもよい同素又は複素環基であり，この複素環基は，５－チアゾリル基であってよく（上記(1)の④），また，塩素で置換されてい
てもよい（上記(1)の⑤）ことから，Ｒ
１は２－クロロ－５－チアゾリル基であり得
ることは明らかであるので，当該化学式のＲ１が２－クロロ－５－チアゾリル基であるとして，ｎが１である場合及びｎが０である場合を化学式で表すと次の（式Ⅱ）及び（式Ⅲ）のとおりとなるものと認められる。
（式Ⅱ）（ｎ＝１）
（式Ⅲ）（ｎ＝０）
上記（式Ⅰ），（式Ⅱ）及び（式Ⅲ）を比較すると，これらは，複素環基（２－クロロ－５－チアゾリル基）と窒素原子の間に存在する－ＣＨ２－基の数が，（式Ⅰ）では「２」であるのに対し，（式Ⅱ）では「１」，（式Ⅲ）では「０」と，その数が食い違うことは明白である。
また，上記（式Ⅰ）において，複素環基（２－クロロ－５－チアゾリル基）と窒素原子の間に存在する－ＣＨ２－基の数が「２」とされていることは，本件明細書記載の実施例，試験例及び具体的な化合物を取りまとめた上記「表－４」において，－ＣＨ２－基の数を表すｎが「１」又は「０」と規定されていることとも食い違うことは明白である。


そして，この食違いは，－ＣＨ２－基の数が，一方が「２」であるのに対し，他方が「１」又は「０」である点で相違するという単純なものであるから，本件明細書に接した当業者は，たやすく認識できたものと認められる。(4)進んで，本件明細書に上記のような食違いが存在することを認識した当業者において，上記食違いが，特許請求の範囲の請求項１，７の記載と，発明の詳細な説明のいずれの誤りにより生じたものと理解するかについて検討するに，当業者であれば，以下のとおり，特許請求の範囲の請求項１，７の記載が誤りであって，同請求項に誤記があるものと理解することが明らかである。すなわち，本件発明は，「害虫に対して優れた防除効果を有するグアニジン誘導体またはその塩」（上記(1)の②）に関するものであり，本件明細書の参考例及び実施例には，多数の化合物（グアニジン誘導体）及びその製造原料の製造方法の詳細が，得られた化合物の物性値と共に記載されていることは前示のとおりである。また，本件明細書の試験例では，実施例で得られた化合物を含む多数の化合物についてテストされ，それらが優れた特性を示すことが明示されていることも前示のとおりである。一方，請求項１，７に記載されたｎの数が「２」の化合物の具体例については，その製造方法が全く記載されていないだけでなく，その殺虫性能について触れた記載が存在しないことも前示のとおりである。このような本件明細書の記載に接した当業者が，発明の詳細な説明中の参考例，実施例及び試験例の記載が一貫して誤りであり，特許請求の範囲の請求項１，７の記載が正しいと考えることは，特段の事情がない限りあり得ないというべきところ，本件全証拠によっても，本件明細書において，上記参考例，実施例及び試験例の記載が一貫して誤りであると認めるべき特段の事情の存在を認めるに足りない。(5)以上によれば，複素環基と窒素原子との間に存在する－ＣＨ２－基の数が「２」である化合物のみを包含する本件明細書の特許請求の範囲の請求項１，７の記載が誤記であること，この－ＣＨ２－基の数は，正しくは「１」又は「０」であるべきことは，本件明細書の記載全体から明白であり，当業者はたやすくこのことを認識し得たものと認められ，本件訂正（ａ）は，上記のような誤記の存在する特許請求の範囲の請求項１，７の記載を以下のとおりに訂正するものであることが認められる。
【請求項１】
「式
［式中，Ｒ１ａは２－クロロ－５－チアゾリルを，Ｒ
２ａは水素を，Ｒ３ａはメチル
アミノを，Ｘａはニトロを示す。］で表わされるグアニジン誘導体またはその塩。」
【請求項７】
「式
［式中，Ｒ１ａは２－クロロ－５－チアゾリルを，Ｒ
２ａは水素を，Ｒ３ａはメチル
アミノを，Ｘａはニトロを示す。］で表わされるグアニジン誘導体またはその塩を含有する殺虫剤組成物。」
そして，上記式において，Ｒ１ａは２－クロロ－５－チアゾリルであるので，当該
式のＲ
１ａを２－クロロ－５－チアゾリル基に置き換えると，次のとおりであるところ，当該式において複素環基（２－クロロ－５－チアゾリル基）と窒素原子との間に存在する－ＣＨ２－基の数が「１」であることは，明らかである。そうすると，本件訂正（ａ）は，複素環基と窒素原子との間に存在する－ＣＨ２－基の数を「１」に訂正することをその内容とするものであり，かつ，この訂正が前記の明白な誤記を訂正するものであることは明らかである。また，訂正後の－ＣＨ２－基の数である「１」は，当業者が正しい数と認識し得た内容と整合するものであることも明らかである。
さらに，本件訂正（ｂ）は，本件訂正（ａ）に対応した発明の詳細な説明の項の記載の訂正であるから，本件訂正（ａ）について上記に説示したのと同様の理由により，誤記の訂正であると認められる。
したがって，本件訂正は，特許法１２６条１項２号に該当するものというべきである。
被告は，特許請求の範囲に誤記があるか否かは，特許権者の主観的な意図にかかわらず，当業者の認識を基準として客観的に判断されるべきであると主張する。しかしながら，本件明細書の記載に基づいて，特許請求の範囲の請求項１，７の記載に誤記があることを当業者がたやすく認識し得たことは前示のとおりであるところ，上記のような認識は，当業者であれば，客観的にし得ることは，上記のとおり明らかであるから，被告の上記主張は，採用することができない。２　取消事由３（本件訂正が実質上特許請求の範囲を変更するものであるとした判断の誤り）
審決は，「本件訂正（ａ）が，特許法第１２６条第１項ただし書第１号～第３号のいずれかに該当したとしても，実質上特許請求の範囲を変更するものである」（審決謄本７頁第３段落以下）とするので，更に検討するに，本件明細書に接した当業者が，その特許請求の範囲の請求項１，７に誤記があること，その誤記の内容は複素環基と窒素原子との間に存在する－ＣＨ２－基の数が「２」であること，その数は正しくは「１」又は「０」であることを，たやすく認識し得たことは，前示のとおりである。また，本件訂正が，上記誤記を，当業者がたやすく認識し得た正しい－ＣＨ２－基の数である「１」とするものであることも，前示のとおりである。そうすると，本件訂正前の請求項１，７の「Ｒ１ａは２－クロロ－５－チアゾリルメチル」との記載が，本件訂正後の請求項１，７の「Ｒ１ａは２－クロロ－５－チアゾリル」との記載の誤記であることは明白であって，当業者であれば，訂正前の特許請求の範囲の請求項１，７の上記記載を，その記載どおりにではなく，後者の趣旨に理解するのが当然であるから，そのような当業者の理解を前提とするならば，本件訂正の前後で特許請求の範囲は同一であり，本件訂正は，実質上特許請求の範囲を変更するものということはできない。


平成１５年（行ケ）第４８９号　審決取消請求事件
平成１６年５月３１日判決言渡，平成１６年５月１７日口頭弁論終結
判　　　　決
原　　　　　　告　　環境工学株式会社
訴訟代理人弁理士　　村田実，佐野邦廣
被　　　　　　告　　特許庁長官　今井康夫
指定代理人　　　　　山田忠夫，新井夕起子，小曳満昭，大橋信彦
主　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
以下において，「および」は「及び」と統一して表記した。その他，引用箇所においても公用文の表記に従った箇所がある。
第１　原告の求めた裁判
「特許庁が訂正２００３－３９１０９号事件について平成１５年９月２５日にした審決を取り消す。」との判決。
第２　事案の概要
１　特許庁における手続の経緯
原告は，本件特許第２８４００６１号「生態系保護用自然石金網」（出願遡及日：平成５年９月１７日。平成５年９月１７日に特許出願された特願平５－２３１５９１号を，平成８年５月２２日に実用新案登録出願（実願平８－４４３７号）に出願変更し，さらに，同年７月２４日に特許出願に出願変更したもの。設定登録日：平成１０年１０月１６日）の特許権者であるが，日本ゼオン株式会社が請求した本件特許の無効審判請求（無効２００２－３５３３１）についてされた本件特許を無効とする審決の取消訴訟（当庁平成１５年(行ケ)第１７５号）の係属中である平成１５年５月２３日，本件特許につき特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審判の請求をした（訂正２００３－３９１０９）。
平成１５年９月２５日，この訂正審判請求につき特許庁において「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決があり，その謄本は同年１０月８日原告に送達された。
２　訂正発明の要旨
河川護岸を造成するための生態系保護用自然石金網であって，吸い出し防止用シートの上面に重合した金網又はメッシュ上に複数の自然石を，該各自然石が互いに離間した状態で敷き並べて，該自然石相互の間に水棲生物・植物生育用の自然空間を形成するとともに，同各自然石の下部に接着材を層着し，同接着材を介して前記自然石と金網又はメッシュと吸い出し防止用シートを一体成形
してなり，
前記自然石と前記金網又はメッシュと前記吸い出し防止用シートとの一体成形は，前記接着材が，該各自然石の下部から該金網又はメッシュの網目を通して該吸い出し防止用シートに浸出して，該金網又はメッシュの網目区画線材を左右側方，上方及び下方において包み込むことにより行われている，ことを特徴とする生態系保護用自然石金網。
(1)　審決の理由の要点
引用刊行物（実公昭５１－９１３５号公報，甲３）には，次の発明（引用発明）が記載されているものと認められる。
「水流による河川等の床や斜面の侵食を防止するために，その表面に設置して保護
する覆工マット材であって，
中央部及び隣接縁部に貫通孔１２，２６，２８を有する，コンクリート等をあら
かじめ成形して成るブロックＢと，
両端又は片端を把持して吊下したとき支持するブロックＢの重量により破断され
ない程度の十分な強度を有する金属の網４４と，
液体透過性で土壌粒子を通さない程度のメッシュを持ち地表表面形状に一致する
ような可撓性支持シート４６とを，
上側から，ブロックＢ，金属の網４４，可撓性支持シート４６の順で，接着剤に
より一体化してなり，
この一体化は，接着剤が，ブロックＢの下部から金属の網４４の網目を通して可
撓性支持シート４６に浸出して行われている，
植物繁茂による環境緑化が可能な，地表侵食防止用覆工マット材。」
(2)　訂正発明と引用発明との対比
訂正発明と引用発明とを対比すると，引用発明の「液体透過性で土壌粒子を通さない程度のメッシュを持つ可撓性支持シート４６」，「吊下したとき支持するブロックの重量により破断されない程度の十分な強度を有する金属の網４４」，「接着剤」，「接着剤により一体化」，及び「植物繁茂による環境緑化が可能な，地表侵食防止用覆工マット材」は，訂正発明の「吸い出し防止用シート」，「金網」，「接着材」，「接着材を介して一体成形」，及び「生態系保護用金網」にそれぞれ相当する。そして，引用発明の「ブロック」も訂正発明の「自然石」も共に，表面の侵食を防止するための「塊状表面部材」といえるから，両者は，「河川護岸を造成するための生態系保護用金網であって，吸い出し防止用シートの上面に重合した金網上に複数の塊状表面部材を敷き並べるとともに，同各塊状表面部材の下部に接着材を層着し，同接着材を介して，前記各塊状表面部材と金網と吸い出し防止用シートを一体成形してなり，前記塊状表面部材と，前記金網と，前記吸い出し防止用シートと，の一体成形は，前記接着材が，該各塊状表面部材の下部から該金網の網目を通して該吸い出し防止用シートに浸出して行われている，塊状表面部材を具備した生態系保護用金網。」
である点で一致し，以下の点で相違している。
相違点１：「接着材」が，訂正発明では金網の網目区画線材を左右側方，上方及び下方において包み込んでいるのに対し，引用発明では金網との関係が明確に記載
されていない点
相違点２：「塊状表面部材」が，訂正発明では，互いに離間した状態で敷き並べた自然石であり，相互の間に水棲生物・植物生育用の自然空間を形成するものであるのに対し，引用発明では，互いに接した状態で敷き並べた，コンクリート等をあらかじめ成形して成るブロックであり，その中央部及び隣接縁部に設けた貫通孔により水棲生物・植物生育用の自然空間を形成するものである点
(3)　相違点についての判断
＜相違点１について＞


引用発明には，接着材と金網との関係が明確に記載されていないが，ブロック（訂正発明の「自然石」に対応する。）と可撓性支持シート（「吸い出し防止用シート」）とを，金網を介在させながら接着材で一体化するものである以上，該金網が接着材中に埋設される，すなわち，接着材が，金網の網目区画線材の左右側方，上方及び下方を包み込むものであることは，当然の事項にすぎず，相違点１として摘記した事項は，実質的な相違点ではない。
＜相違点２について＞
河川等の水中において，その河床や堤防等の表面侵食を防止するために塊状表面部材として自然石を敷き並べることは，古来から広く一般に行われてきた周知技術にすぎず，該周知技術においては，自然石間に空間が存在しその空間から植物が生育し水棲生物が棲息していることも広く一般に知られていることにすぎず，また，特開平４－１６６５０７号公報（甲４），特開平３－１９４０１１号公報（甲５），特開平３－１４４００９号公報（甲６）等にも，河床や護岸の侵食を防止する部材の一部に自然石を用いることが記載されており，相違点２として摘記した訂正発明の構成を当業者が採用する点には何らの困難性も認められず，奏する効果も予期し得る程度のものであって，格別のものではない。したがって，訂正発明は，引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により，その特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
第３　原告主張の審決取消事由
１　取消事由１（引用発明認定の誤り，一致点認定の誤り）
(1)　＜マット材構成部材の重なり順について＞
(i)引用刊行物には，支持シート１０を２枚のシート４４，４６で構成する場合に，「シート４４及び４６のいずれか一方又は双方の網目は，両シートのいずれか一方又は双方がフィルターシートとして働くような寸法とすることができる」（１１欄３２～３５行），「第７図（原告注：支持シート１０を２枚のシート４４，４６で構成した場合）･･････に示す構造の優れた一利点は，フィルターシートが例えばフェルトのごとく比較的弱い場合はブロックと強いシートとの間に配置し得る点である」（１１欄４３行～１２欄２行）と記載されている。フィルターシートが，「液体を通すが土壌粒子をほとんど通さない」という機能に関する限りにおいては，訂正発明の吸い出し防止用シートと同様の機能を有する部材であることは認めるものの，上記記載及び第７図からは，２枚のシート４４及び４６が重ね合わされていることが理解できるだけであり，一方のみがフィルターシートとして働く場合に，このシートが，他方のシートに関して，ブロックとは反対側に配置されなけれならないと解すべき理由はないし，また，シート４４の網目がフィルターシートとして働かない寸法でなければならず，シート４６の網目がフィルターシートとして働く寸法でなければならないということまで，理解できるものではない。(ii)加えて，引用刊行物には，１枚のみで構成される支持シート１０をフィルターシートとして機能させる場合，このような支持シートとして，金属スクリーン，金属網等が存在することが記載されている（７欄８～２１行）。また，「フィルターシートが例えばフェルトのごとく比較的弱い場合はブロックと強いシートとの間に配置し得る」（１１欄最下行～１２欄２行）と，シートには，「強いシート」，「弱いシート」が存在する旨が記載されている。そうすると，引用刊行物においては，強いシートがフィルターシートであったり，弱いシートであってもフィルターシートとして働かないという場合も想定されているということができ，フィルターシートとして機能しない金網又はメッシュを上に配置し，その下にフィルターシートを配置するという具体的な配置構造は，明確には認識されていないものである。(iii)要するに，引用刊行物は，支持シート１０を複数枚のシートで構成する場合において，支持シート全体として，「可撓性」と「透水性」と「土壌粒子を通過させないこと」と「ブロックが接着された状態で吊下したときに破断されない強度」との４つの要件を満足する限りどのようなシートでも使用できる，ということを開示するにとどまり，引用刊行物においては，フィルターシートとして働く一方のシートとフィルターシートとして働かない他方のシートの配置関係は特定されていないのであるから，引用発明に関して，審決が，「上側から，ブロックＢ，金属の網４４，可撓性支持シート４６の順」と認定したのは誤りである。
(2)　＜接着材の浸出による一体化について＞
(i)上記のとおり，引用刊行物においては，フィルターシートとして働く一方のシートとフィルターシートとして働かない他方のシートの配置関係が特定されていないから，単純に，接着剤が上のシートを通過して下のシートに到達し，当該下のシートをも接着するとはいえない。すなわち，フィルターシートを上側に配置する場合において，接着剤がフィルターシートを通過するとすると，フィルターシートとして機能しない下のシートは，製作時において接着剤の流亡を防止できないから，上のシートがフィルターシートの場合でも，接着剤が上のシートを通過して下のシートに到達して当該下のシートをも接着するとはいえない。金網をフィルターシートとすることも引用刊行物には記載されているのであるから，審決が，引用発明について，「一体化は，接着剤が，ブロックＢの下部から金属の網４４の網目を通して可撓性支持シート４６に浸出して行われている」と認定したのは，上のシートがフィルターシートの場合でも，接着剤が上のシートを通過すると誤認したものであって，誤っている。
（ii）そもそも，引用刊行物には，「ブロックと上のシートとを接着する接着剤が，上のシートを通過して下のシートにまで浸透して当該下のシートをも接着している」との記載は存在しない。引用刊行物の第３図においても，接着剤３３は，支持シート１０の下面にまでは到達していない。
また，引用刊行物には，「接着剤によりブロックを支持シートに接着する場合，任意の適当な接着剤を使用できる。」（１１欄２１～２２行）と記載されているものの，接着剤として，シートを通過できるものを用いることの開示はない。したがって，引用刊行物からは，支持シート１０を複数枚のシートで構成する場合に，接着剤が，上のシートを通過して，下のシートにまで到達するという知見は得られない。
(iii)そうすると，引用刊行物では，ブロックと２枚のシート４４，４６とを同一の接着剤で接着することが認識されているとはいえず，引用刊行物が，「網目を接着剤を通して下のシートにまで到達させて，当該下のシートをも接着するということ」を開示しているとはいえない。
(3)　したがって，審決は，引用発明の認定を誤ったものであり，訂正発明と引用発明とが，「上側から，ブロックＢ，金属の網４４，可撓性支持シート４６の順で，接着剤により一体化してなり，この一体化は，接着剤が，ブロックＢの下部から金属の網４４の網目を通して可撓性支持シート４６に浸出して行われている」点で一致するとした審決の一致点の認定も誤りである。
２　取消事由２（相違点１の判断の誤り）


(1)　引用刊行物が，「網目を接着剤を通して下のシートにまで到達させて，当該下のシートをも接着するということ」を開示しているとはいえないことは，上述のとおりであるから，引用刊行物が，さらに，「接着材が，金網又はメッシュの網目区画線材をその左右側方，上方及び下方から包み込むような一体化」までも，開示しているとはいえない。
(2)　これに対する訂正発明の掛け止め作用は，次のとおりである。(i)訂正発明において，自然石と金網又はメッシュと吸い出し防止用シートとの一体成形は，①接着材が，各自然石の下部から金網又はメッシュの網目を通して吸い出し防止用シートに浸出すること，及び，②接着材が，金網又はメッシュの網目区画線材を左右側方，上方及び下方において包み込むことによって行われており，かかる一体化構造を有するがゆえに，訂正発明においては，強固な一体化力を得ることができ，これにより，種々の形態を有する自然石の利用をも可能としている。すなわち，訂正発明においては，接着材のうち網目区画線材を下方から包み込んでいる部分が，当該網目区画線材に対して引っ掛け作用（掛け止め作用）を行い，金網又はメッシュから自然石が離間するのを機械的に規制することができる。また，訂正発明においては，接着材の硬化した部分が，繊維強化プラスチックにおけるプラスチック部分に相当するから，吸い出し防止用シートの細かい目に接着材が侵入した状態は，繊維強化プラスチックにおいて，強化繊維がプラスチック中に含浸された状態に相当し，接着材の金網又はメッシュに対する一体化強度（固定強度）を高めることになる。
(ii)本件図面（甲２）には，図３において，金網又はメッシュを接着材が下方から包み込む内容が示されている。一方，訂正明細書（甲２５）の【０００６】には，「同接着材は自然石を金網又はメッシュに接着するとともに，同金網又はメッシュの網目を通してその下部の吸い出し防止用シートに浸出し，かくして同吸い出し防止用シート及び前記金網又はメッシュ並びに自然石が一体化される。」と記載されており，「接着」と「一体化」とを区別している。「一体化」という記載と，図３の内容を考慮すれば，「掛け止め作用」等は，本件明細書に記載されている。(iii)上述のとおり，引用刊行物の第３図には，接着剤３３によって接着することが示されているが，この接着剤３３は，支持シート１０の下面にまでは到達していない。そうすると，引用刊行物からは，支持シート１０を複数枚のシートで構成する場合に，接着剤が，上のシートを通過して，下のシートにまで到達することを想起できない。また，引用刊行物には，「接着剤によりブロックを支持シートに結合する場合，任意の適当な接着剤を使用できる。」（６頁１１欄２１～２２行）と記載されているが，どのような目的で任意の接着剤を用いるのか（選択するのか）不明であり，せいぜい用いる接着剤の種類が限定されてないという程度であって，「接着剤として，シートを通過できるものを用いたり，通過しないものを用いたり」というようなことまでも想起することはできない。(3)　したがって，訂正発明と引用発明とが，接着による一体化構造において実質的な相違点ではないとした審決の判断は，誤りである。
３　取消事由３（相違点２の判断の誤り）
(1)　引用刊行物のブロックは，貫通孔を有することが必須の要件となっており，使用できるブロックとして列挙されているものはすべてコンクリート等による人工物である。しかも，引用刊行物においては，「ナイロンシートが石の鋭い端部に耐え得るだけの強度を持たず裂け易い」（２欄３０～３１行），また，「普通粒度別に分けたフィルタ構造の割栗石及び荒石は簡単に入手できない欠点があり，固定し難く，維持費が高く，必ずしも地表を保護するものではない」（２欄３２～３５行）ことから，自然石を用いることが欠点として挙げられており，しかも地表を保護するものではないとまで断言している。したがって，引用発明のブロックに代えて自然石を置換して用いるということは，到底発想できるものではない。審決が引用した周知例は，いずれも，護岸としての機能はあくまで人工物であるブロックによって確保する一方，見た目の外観が自然の感じを与えるように，ブロックの表面に自然石を配置したものでしかない。自然石が，それ単独で護岸の機能を有するようには使用されておらず，あくまで，護岸の主体となるコンクリートブロック等の表面を装飾する装飾材の使用にとどまるものである。(2)　旧来の透水性を有する自然石を利用した護岸の構築方法においては，自然石が互いに噛み合わされて一体化されるのが普通であり，「自然石を離間した状態で敷き並べた」点は，当業者が容易に採用できることではないから，この点に困難性が認められないとした審決の判断には誤りがある。したがって，審決の相違点２の判断は誤りである。
４　取消事由４（顕著な作用効果の看過）
訂正発明は，自然石相互間に複雑かつ多様な自然空間を確保でき，石工という特殊技能者を使用することなく工業製品のレベルで自然石を簡単に扱えるようにしたことと，生態系保護のレベルが極めて高いこと等が評価され，商業的成功を収めている。
第４　当裁判所の判断
１　取消事由１（引用発明認定の誤り，一致点認定の誤り）について(1)　引用刊行物（甲３）には，以下の記載がある。（イ）「第１図及び第２図に示す本考案の１実施例においては，１０は支持シートを示し，この例では網を示す。この支持シート１０上に隣り合って略々衝合せ配置
に多数のブロックＢを重ねる」（４欄２５～２８行）
（ロ）「各覆工マット材の各ブロックは接着剤でその支持シートに固定する。第３図は接着剤による固定方法の例を示す。ブロックＢの底面と支持シート１０間に介挿した接着剤３３によりブロックＢを支持シート１０に固定する。接着剤３３は第３図に示すごとく離間位置に，又は図示しないが各ブロックＢの底部に一面に介挿する。」（６欄１～７行）


（ハ）「これまで支持シート１０を網として記してきたが，支持シートは･･････液体透過性の任意の他のシートの如き任意所要の物質で製造できる。例えば，支持シートは金属スクリーン，金属網，膨張金属網目，プラスチックスの網又はスクリーン，或いは天然繊維又は合成繊維から織成し又は網状としたシート又は任意の同様種類のシートから製造できる。シートは液体透過性である限り，織成せずに単にフェルト化した繊維のシートでも良い。ナイロン･･････等の合成繊維のネット又はスクリーンは強度，取扱容易性及び耐劣化性のため特に望ましい物質である。支持シートはブロックを支持するだけでなく，フィルタとしての機能をも兼ね備えるものである。例えば第１～３図に示す例において，支持シート１０の水透過性網目は液体の通過を許すが土壌粒子の通過をほとんど防止する寸法とすることができ本考案でフィルタ又はフィルターシートと称するは液体を通すが土壌粒子をほとんど通さない部材を意味する。従って支持シート１０が，かかるシートをフィルターシートとして構成する網目を有する場合，地表から覆工マット材を通って上方に流れる水は土壌粒子を同伴しない。明らかにこのことは覆工マット材下方の地域に下側流水の原因である土壌欠除が生じないように防止する。」（７欄８～３４行）（ニ）「これまでの実施例では支持シートを一枚のシートとして示した。しかし支持シートは多数のシートを用いることができ，第７図に示すように２枚のシート４４及び４６を重ね合わせてもよく･･････。シート４４及び４６のいずれか一方･･････の網目は･･････フィルターシートとして働くような寸法とすることができる。･･････。これらのシートの任意の一者･･････の強度をブロックを機械的に支持するのに十分なものとすれば足り，同時にそのいずれかのシートの網目をフィルターシートとして作用するに十分なほど小さくすればよい。」（１１欄２７～４２行）
（ホ）「第７図及び第８図に示す構造の優れた一利点は，フィルターシートが例えばフェルトのごとく比較的弱い場合にはブロックと強いシートとの間に配置し得る点である。」（１１欄４３行～１２欄２行）
(2)　上記において，「フィルターシートが例えばフェルトのごとく比較的弱い場合にはブロックと強いシートとの間に配置し得る」とされていることから（上記（ホ）参照），引用刊行物において，フィルターシートが，比較的弱い場合にあっては，このシートをブロックと強いシートとの間に配置することが有利であると解される一方，「シート４４及び４６のいずれか一方･･････の網目は･･････フィルターシートとして働くような寸法とすることができる。･･････。これらのシートの任意の一者･･････の強度をブロックを機械的に支持するのに十分なものとすれば足り，同時にそのいずれかのシートの網目をフィルターシートとして作用するに十分なほど小さくすればよい。」（上記（ニ）参照）とされていることからすると，引用刊行物において，シート４４及び４６のうちいずれのシートを上方に配置するかについては，格別の技術的制約があるわけではなく，任意の配置が可能であることが理解される。
そうであれば，「強度をブロックを機械的に支持するのに十分なもの」として金属網を選択し，金属網とフィルターシート（可撓性支持シート，なお，吸い出し防止用シートとして機能するものであることは，上記（ハ）の記載から明らかである。）とを重ね合わせたものを，支持シートとして，ブロックを支持シートに接着する場合において，金属網をフィルターシートの上方に配置することも任意選択的に行い得ることは明白であり，引用刊行物には，ブロックＢ，金属の網４４，可撓性支持シート４６の順に配置する点が実質的に開示されているということができる。
(3)　そして，上方に配置した金属網と下方に配置したフィルターシートとを重ね合わせたものを支持シート１０として用いる場合において（この場合，金属網の網目をフィルターシートとして機能させる場合のように小さくする必要のないことは明らかである。），ブロックとフィルターシートとの間には金属網が位置することになり，ブロックの下面に施された接着剤によって，ブロックを支持シートに接着させると，金網の目を通して接着剤がフィルターシートにまで達することは，後述するとおり，自明である。
したがって，接着剤がブロックとフィルターシートとを（金網を含めて）接着一体化させることも，当業者に明らかな事項というべきであり，引用刊行物には，ブロックＢを接着するために用いる接着剤をもって，ブロックＢと２枚のシート４４，４６とを，―接着剤が，ブロックＢの下部から金属の網４４の網目を通して可撓性支持シート４６に浸出して，―一体化する点も実質的に記載されているというべきである。
(4)　したがって，取消事由１は理由がない。
２　取消事由２（相違点１の判断の誤り）について
(1)　訂正後の特許請求の範囲は，自然石と金網又はメッシュと吸い出し防止用シートとの一体成形に関してみると，「各自然石の下部に接着材を層着し，同接着材を介して前記自然石と金網又はメッシュと吸い出し防止用シートを一体成形してなり」，「前記自然石と前記金網又はメッシュと前記吸い出し防止用シートとの一体成形は，前記接着材が，該各自然石の下部から該金網又はメッシュの網目を通して該吸い出し防止用シートに浸出して，該金網又はメッシュの網目区画線材を左右側方，上方及び下方において包み込むことにより行われている」というものである。(2)　上記記載において，接着材は，自然石の下部から，金網又はメッシュの網目を通して，吸い出し防止用シートに浸出するのであるから，接着材を施す箇所が，自然石の下部，すなわち，自然石の下面，又は，金網又はメッシュの上面であることは明らかであり，また，訂正明細書（甲２５）に，「メッシュ又は金網は，その下面に吸い出し防止用シートが一体に層着されているので，製作時に接着材の流亡が防止され」（【０００８】）と記載されているように，吸い出し防止用シートの配設により，製作時において接着材の流亡が防止されるのであるから，接着材は，自然石の下部において，相当量が施される結果，自然石の下部から下方に流動して，メッシュ又は金網を通して浸出し，吸い出し防止用シートにより流亡を防止されることとなって，網目区画線材を左右側方，上方及び下方において包み込むものと認められる。


(3)　なお，訂正明細書（甲２５）には，「同各自然石３と前記金網又はメッシュ２との間に軟弾性の円筒状の型枠４が介装され，同型枠４内に例えばエポキシ樹脂系の接着材５が充填され，同接着材５が前記金網又はメッシュ２の網目を透過することによって，自然石３及び金網又はメッシュ２，並びに吸い出し防止用シート１とが一体成形された生態系保護用自然石金網Ａが構成される（図１ないし図４参照）。なお前記型枠４は省略されることがある。」（【０００９】）と記載されており，この記載からすると，接着材が，金網又はメッシュの網目区画線材を左右側方，上方及び下方において包み込むようにするために，特別の接着手法が採用されているとはいえず，上記包み込みが生ずるのは，接着材が，各自然石の下部から，金網又はメッシュの網目を通して，吸い出し防止用シートに浸出する結果と認められ，「層着」とは，かかる包み込み状態に至っている接着材層の配設をいうものと認められる。
(4)　これに対して，引用刊行物（甲３）には，「各覆工マット材の各ブロックは接着剤でその支持シートに固定する。第３図は接着剤による固定方法の例を示す。ブロックＢの底面と支持シート１０間に介挿した接着剤３３によりブロックＢを支持シート１０に固定する。接着剤３３は第３図に示すごとく離間位置に，又は図示しないが各ブロックＢの底部に一面に介挿する。」（６欄１～７行）と記載されており，この記載からすると，引用発明において，接着剤３３は，ブロックＢの底部に一面に介挿されることが認められる。
(5)　引用刊行物には，ブロックＢの底部に接着剤３３を介挿とあるだけで，接着剤３３を，ブロックＢの下面に適用するか，金網とフィルターシートとの積層体の上面に適用するかは，明示されていないものの，いずれの側に適用しても，接着剤３３はブロックＢの底部に介挿されることは明らかであるから，いずれの側に接着剤３３を適用するかは，当業者が任意に決定できることということができる。そして，接着剤３３を，ブロックＢの下面か，あるいは金網とフィルターシートとの積層体の上面か，のいずれに適用するにせよ，ブロックＢの表面の荒さの程度が大きいことから，接着面積を確保するために，接着剤３３の適用量を多くすることは，当業者ならば，普通に配慮することというべきであり，接着剤３３の適用量を多くすると，余剰の接着剤３３が，金網の網目を通過して，フィルターシートに浸出することは，明白である。
引用発明において，ブロックＢの下方に位置する金網の網目の大きさは，ブロックＢの底面よりも小さいことは明らかであり，ブロックＢの底部に一面に接着剤３３を介挿した場合，接着剤３３は，金網又はメッシュの網目区画線材の上方に介挿されることとなることも明らかであるから，浸出した接着剤３３は，フィルターシートに通過を妨げられて，網目区画線材を左右側方，上方及び下方において包み込むことも，必然の結果というべきである。
(6)　原告の主張は，「通常の金網」では，ブロックＢに対する接着面積が少ないから，ブロックのすぐ下に位置する「上のシート」に金属の網４４を使うわけがない，仮に，金属の網４４をブロックＢと可撓性支持シート４６との間に介在させる配置とするとしても，ブロックＢと金属の網４４との接着を確保しようとすれば，両者の接着面積を十分に増大する必要があり，金属の網４４の網目は著しく小さくなるから，金属の網４４は，「通常の金網」ではなくなってしまい，接着剤が金属の網４４を通過することは困難である，という趣旨のものである。しかし，引用刊行物には，「ブロックを種々のシートに･･････接着剤により接着して構成することができる。」（１２欄３９～４１行）と記載されているし，接着剤が金網の網目を通過できないほど網目を細かくしないと，接着面積が確保できないとする理由はないから，上記原告の主張は理由がない。(7)　そうすると，本件発明と引用発明とでは，接着材による層着の態様に異なるところはないということができ，層着の態様に異なるところがない以上，「掛け止め作用」についても同様であるというべきであるから，原告の主張は採用できず，審決が，相違点１は実質的な相違点ではないとした点に誤りはない。取消事由２は理由がない。
３　取消事由３（相違点２の判断の誤り）について
(1)　取消事由３は，引用発明は，自然石を用いることを排除している，周知例も，自然石単独での使用を示唆するものではない，という趣旨のものである。なるほど，引用刊行物（甲３）には，従来より用いられる捨石を，ナイロンシートと組み合わせて使用する場合に，「ナイロンシートが石の鋭い端部に耐え得るだけの強度を持たず裂け易い。」（２欄３０～３１行）という欠点があること，また，フィルター構造の割栗石及び荒石を護岸に用いる場合は，「簡単に何処でも入手できない欠点があり固定し難」い（２欄３２～３４行）等の欠点が伴うことが記載されている。
しかし，前者の場合は，引用発明における支持シートとは異なるナイロンシートを用いる場合に生じる欠点であるし，後者の場合は，自然石の入手困難という経済的要因に基づく欠点であって，いずれの場合もこれにより技術的制約が生じるというわけではないから，従来技術において，かかる欠点が存するからといって，引用発明において，自然石の採用が排除されていると認めることはできない。
(2)　引用刊行物の３欄２０行～４欄３行には，
「本考案者は浸食を防止する場合，地表に次の特性を有する保護的覆工マット材を設けることにより，浸食を満足に制御し，上述の如き従来の諸欠点を解消し得ることを見出した。
(i)覆工マット材が下の地表表面形状に合致し良好に接触し，これにより下側流水を防止するように十分可撓性であること。
(ii)覆工マット材が多量の流水又はその波動作用により移動しないだけの十分な強度及び重量特性を有し，かつまたかかる特性をその部材の重量により供給できること。
(iii)覆工マット材が表面水を下の地表にまで通過させること。すなわち良好な垂直方向排水性を保持すること。
(iv)覆工マット材がその下方から上方へ水を通し，覆工マット材の下方に生じた静水圧を解消するものであること。このことは海又は河川の堤防及び岸壁に加わる水圧が大きな損害（スリップ浸食）を与えるので特に重要である。(v)覆工マット材下の地表が水の運動により運び去られないような手段を設けること。


平成１７年(ネ)第１００６６号　損害賠償等請求控訴事件
(原審・東京地裁平成１６年(ワ)第１７４８８号)
口頭弁論終結日　平成１７年９月６日
判決
控訴人　　　      カースル株式会社
代表者代表取締役
被控訴人　　    　有限会社ジョイ・パック・システム
代表者代表取締役
訴訟代理人弁護士　徳岡    寿夫
主文
１　本件控訴を棄却する。
２　当審における控訴人の請求を棄却する。
３　当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。
４　原判決別紙１枚目の物件目録の２の２行目「（以下「イ号製品」という。）」を「（以下「ロ号製品」という。）」と更正する。
事実及び理由
第１　控訴人の求めた裁判
１　控訴の趣旨
(1)　原判決を取り消す。
(2)　被控訴人は，原判決別紙１枚目の物件目録１ないし４（前記更正後のもの。以下同じ。）記載の各製品の製造，販売若しくは輸入又は販売の申出をしてはならない。
(3)　被控訴人は，控訴人に対し，１億５０００万円及びこれに対する平成１６年１月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(4)　訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。
(5)　前記(2)，(3)につき仮執行宣言
２　当審における新たな請求
(1)　被控訴人は，控訴人に対し，１億５０００万円及びこれに対する平成１６年１月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(2)　訴訟費用は，被控訴人の負担とする。
(3)　前記(1)につき仮執行宣言
第２　事案の概要
本件は，原審においては，名称を「排気口へのフィルター取付け方法」とする発明の特許権を有するに至った控訴人が，被控訴人の製造販売する原判決別紙１枚目の物件目録１ないし４記載の各製品（以下，イ号製品ないしニ号製品を併せて「被告製品」と総称する。）の使用方法が控訴人の特許発明の技術的範囲に属する等として，被控訴人に対し，被告製品の製造販売等の行為の差止めを求めるとともに，損害賠償として１億５０００万円と遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は，被告製品の構成及び使用方法は，控訴人の特許発明の構成要件を充足しないとして，控訴人の請求をいずれも棄却したので，控訴人は，これを不服として本件控訴を提起した。
その後当審において，控訴人は，損害賠償請求として新たに１億５０００万円及び遅延損害金を追加請求し，その結果，控訴人が被控訴人に請求する損害賠償は，３億円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めるものとなった。
第３　当事者の主張
１　請求の原因
(1)　特許権の発生とその内容
ア　カースル産業株式会社(以下「訴外会社」という。)は，平成２年１月２８日，発明の名称を「排気口へのフィルター取付け方法」とする発明について特許を出願し，平成６年１１月１０日，特許庁から特許第１８８２３６３号として設定登録を受けた（甲１，２。以下「本件特許」という。）。イ　本件特許の請求項は１ないし３から成り，その内容は下記のとおりである（甲２）。本件訴訟においては，請求項３の発明が問題となるので，請求項３に記載された発明を，以下「本件発明」という。
記【請求項１】装着しようとする排気口を覆う広さのシート状のフィルターで該排気口の入口を直接覆い，該フィルターの周囲を点在する複数の把手付きのマグネットホルダーによって押さえて該排気口に固定することを特徴とする排気口へ
のフィルター取付け方法
【請求項２】予めフィルターの取付け部分にそれぞれのマグネットホルダーを個別に吸着させる凸縁付の磁性板が固着されていることを特徴とする請求項１
記載の排気口へのフィルター取付け方法
【請求項３】予め，装着しようとする排気口の周囲に表面に鉤状突起が設けられた基盤を取付け，その上から該排気口を覆う所定広さのフィルターを被せ，前記鉤状突起に該フィルターの周辺を直接掛止したことを特徴とする排気口へのフィルター取付け方法。
ウ　なお，本件発明（本件特許の請求項３）の構成要件を分説すると，次のとおりとなる。
Ａ　予め，装着しようとする排気口の周囲に表面に鉤状突起が設けられた
基盤を取付け，
Ｂ　その上から該排気口を覆う所定広さのフィルターを被せ，Ｃ　前記鉤状突起に該フィルターの周辺を直接掛止したＤ　ことを特徴とする排気口へのフィルター取付け方法
(2)　被告製品の製造販売
被控訴人は，平成１１年ころから，業として，被告製品（イ号製品ないしニ号製品）を製造販売している。
このうち，イ号製品の構成は原判決別紙１及び５に，ロ号製品の構成は原判決別紙２及び５に，ハ号製品の構成は原判決別紙３及び５に，ニ号製品の構成は原判決別紙４及び５に，それぞれ記載のとおりである。このように被告製品は，いずれも不織布（フィルター）と着脱テープ（原判決別紙１ないし４の各写真３中に「マジック圧着シート」と記載されているもの。その構成は，原判決別紙５のとおり）から成る。
(3)　被告製品の構成要件充足性
ア　被告製品の使用方法は，次に述べるとおり本件発明の構成要件を充足するから，本件発明の技術的範囲に属する。そして，被告製品は本件発明の使用にのみ用いる物に当たるから，被控訴人による被告製品の製造販売は，本件特許権の間接侵害に該当する。
(ア)　イ号製品
①　構成要件Ａ
イ号製品の着脱テープ(2)は，原判決別紙５記載のとおり，鉤状になった突起(21)及び短い棒状の突起(22)が設けられた基盤(23)であり，後記イのとおり本件発明の構成要件Ａの「表面に鉤状突起が設けられた基盤」に該当する。そして，着脱テープ(2)は，予め，装着しようとする排気口(3)の周囲の表面に取り付けて使用されるから（原判決別紙１の３(2)②），構成要件Ａを充足する。
②　構成要件Ｂ，Ｃ


イ号製品のフィルター(1)を排気口(3)を覆う所定の広さに合わせて切断し（原判決別紙１の３(2)①），フィルター(1)を排気口(3)に被せ，排気口の周囲に取り付けた着脱テープ(2)の突起(21)に該フィルター(1)の繊維に絡ませて掛止するものであるから（同③），構成要件Ｂ，Ｃを充足する。
③　構成要件Ｄ
イ号製品の使用方法（取付け方法）は，前記①，②による排気口(3)へのフィルター(1)の取付け方法（原判決別紙１の３(2)④）であるから，構成要件Ｄを充足する。
(イ)　ロ号製品
①　構成要件Ａ
ロ号製品の着脱テープ(2)は，原判決別紙５記載のとおり，鉤状になった突起(21)及び短い棒状の突起(22)が設けられた基盤(23)であり，後記イのとおり本件発明の構成要件Ａの「表面に鉤状突起が設けられた基盤」に該当する。そして，着脱テープ(2)は，予め，装着しようとする排気口(3)の周囲の表面に取り付けて使用されるから（原判決別紙２の３(2)②），構成要件Ａを充足する。
②　構成要件Ｂ，Ｃ
ロ号製品のフィルター(1)を排気口(3)を覆う所定の広さに合わせて切断し（原判決別紙２の３(2)①），フィルター(1)を排気口(3)に被せ，排気口の周囲に取り付けた着脱テープ(2)の突起(21)に該フィルター(1)の繊維に絡ませて掛止するものであるから（同③），構成要件Ｂ，Ｃを充足する。
③　構成要件Ｄ
ロ号製品の使用方法（取付け方法）は，前記①，②による排気口(3)へのフィルター(1)の取付け方法（原判決別紙２の３(2)④）であるから，構成要件Ｄを充足する。
(ウ)　ハ号製品
①　構成要件Ａ
ハ号製品の着脱テープ(2)は，原判決別紙５記載のとおり，鉤状になった突起(21)及び短い棒状の突起(22)が設けられた基盤(23)であり，後記イのとおり本件発明の構成要件Ａの「表面に鉤状突起が設けられた基盤」に該当する。そして，着脱テープ(2)は，予め，装着しようとする排気口(3)の周囲の表面に取り付けて使用されるから（原判決別紙３の３(2)①），構成要件Ａを充足する。
②　構成要件Ｂ，Ｃ
ハ号製品のフィルター(1)を排気口(3)に被せ，排気口の周囲に取り付けた着脱テープ(2)の突起(21)に該フィルター(1)の繊維に絡ませて掛止するものであるから（同②），構成要件Ｂ，Ｃを充足する。
③　構成要件Ｄ
ハ号製品の使用方法（取付け方法）は，前記①，②による排気口(3)へのフィルター(1)の取付け方法（原判決別紙３の３(2)③）であるから，構成要件Ｄを充足する。
(エ)　ニ号製品
①　構成要件Ａ
ニ号製品の着脱テープ(2)は，原判決別紙５記載のとおり，鉤状になった突起(21)及び短い棒状の突起(22)が設けられた基盤(23)であり，後記イのとおり本件発明の構成要件Ａの「表面に鉤状突起が設けられた基盤」に該当する。そして，着脱テープ(2)は，予め，装着しようとする排気口(3)の周囲の表面に取り付けて使用されるから（原判決別紙４の３(2)②），構成要件Ａを充足する。
②　構成要件Ｂ，Ｃ
ニ号製品のフィルター(1)を排気口(3)を覆う所定の広さに合わせて切断し（原判決別紙４の３(2)①），フィルター(1)を排気口(3)に被せ，排気口の周囲に取り付けた着脱テープ(2)の突起(21)に該フィルター(1)の繊維に絡ませて掛止するものであるから（同③），構成要件Ｂ，Ｃを充足する。
③　構成要件Ｄ
ニ号製品の使用方法（取付け方法）は，前記①，②による排気口(3)へのフィルター(1)の取付け方法（原判決別紙４の３(2)④）であるから，構成要件Ｄを充足する。
イ　構成要件充足の主張の補足
(ア)　特許発明の技術的範囲は，特許請求の範囲の記載に基づいて定められるものであって（特許法７０条１項），明細書記載の実施例に限定されるものではない。本件発明（請求項３）は，「表面に鉤状突起が設けられた基盤」について，鉤状突起の大きさや形状について限定をしていない。鉤状突起の形状は，逆Ｊ字のほかに，「つ」，「し」，「又」の正形・変形・逆形等様々である。なお，鉤の定義については，いわゆる「カギ」のうち，先が曲がった「カギ」は「鉤」で，先の曲がらない「カギ」は「鉤」に属さないと理解すべきである（甲２２）。
そして，被告製品の着脱テープには，原判決別紙５のとおり，その表面に鉤状になった突起(21)，すなわち鉤状突起が存在するから，着脱テープが「表面に鉤状突起が設けられた基盤」に当たることは明らかである。(イ)　また，着脱テープには，鉤状突起（突起(21)）のほか，棒状の突起(22)が存在するが，棒状の突起(22)は鉤状突起を製造する過程で生ずるものにすぎず，その存在によって，被告製品の使用方法が何ら変わるものではない。被告製品において，フィルターを固定しているのは，着脱テープ上の鉤状突起であり，棒状の突起(22)の有無は掛り止めの効果にほとんど影響することはなく，棒状の突起(22)は新たな作用効果を付加しない余分な構成であり，鉤状突起と棒状の突起(22)が一体的に作用するとは到底いえない。このことは，不織布引張試験機による引っ張り試験（被告製品の着脱テープについて，「鉤状突起と棒状の突起が存在する未加工のもの」と「棒状の突起を除去した鉤状突起のみのもの」をそれぞれ試験片として用意し，これらの試験片にフィルターを掛け止めして，これを定速（１０㎝／分）で引き剥がし，剥がれるまでの昀大の引っ張り強さをそれぞれ測定した試験）の結果（甲７，９）から明らかである。


さらに，Ｐ株式会社（以下「Ｐ社」という。）が製造販売する製品名「マジックテープ」は，表面が鉤状になったフック面（鉤状（突起）の面）と表面が輪状のループ面から成り，そのフック面は，被告製品の着脱テープとほぼ同様の形状をしている。Ｐ社は，マジックテープのフック部分について，係合強度（引っ掛かりの強さ）は，鉤状突起（カギ状の弧の部分）に起因するもので，残り部分（短い棒状の突起部分）で係合性に大きな影響を及ぼすことはない旨の見解（甲１０の１）を示している。
したがって，被告製品の着脱テープについて鉤状突起と残る部分（棒状の突起）を併せた構成として一体的に認識し，上記鉤状突起が，構成要件Ａの「鉤状突起」に当たらないということはできない。
(ウ)　本件特許が認められたのは，本件出願当時，レンジフード等の排気口にフィルターのみを，枠などを用いることなく，「直接」鉤状突起に掛止めする方法が公知ではなかったことによるものであり，これが公知であったとする被控訴人の主張は証拠の裏付けがない。
なお，株式会社Ｑ（以下「Ｑ社」という。）が訴外会社に対して提起した本件特許権に基づく差止請求権不存在確認等請求訴訟の控訴審判決（大阪高裁平成１３年１月３０日判決。乙２）は，Ｑ社の製品である物件は本件特許権を侵害しないと判断したが，上記物件は被告製品と構成を異にするものであるから，本件に上記控訴審判決を当てはめることは適切でない。また，「マジックテープ」の製造過程で「輪」を切断して，先が曲がった鉤状の突起と短い切断残部（棒状突起）に分離されるが，上記控訴審判決の言渡時までには，切断残部（棒状突起）の機能について確証を得られなかったが，その後，前記(イ)の試験の結果等（甲５，７，９，１０の１・２，１２，２２，３２等）により，切断残部（棒状突起）は，掛り止めの効果にほとんど影響することがないことが判明した。(エ)　以上のとおり，被告製品の着脱テープには，鉤状突起が存在しているから，本件発明の構成要件Ａの「表面に鉤状突起が設けられた基盤」に該当する。
(4)　損害の発生
被控訴人は，平成１１年１月１日から平成１５年１２月３１日までの間に，被告製品を少なくとも３０億円販売した。
そして，被告製品の利益率は１０％を下らないから，被控訴人が得た利益は３億円を下回ることはなく，訴外会社は，同額の損害を被った。したがって，訴外会社は，被控訴人対し，被告製品の上記販売行為による本件特許権の侵害に基づく損害賠償債権３億円及びこれに対する平成１６年１月１日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金債権を取得した。(5)　特許権及び損害賠償債権の訴外会社から控訴人への譲渡訴外会社は控訴人会社に対し，平成１６年６月２１日までに本件特許権を譲渡するとともに特許権移転登録を経由し（甲１），また，平成１６年８月５日，本件特許権を侵害したことに基づき訴外会社が被控訴人に対して有する損害賠償債権を譲渡し，その旨の通知は平成１６年８月１１日被控訴人に到達した（甲３，４の１・２）。
(6)　まとめ
よって，控訴人は被控訴人に対し，本件特許権に基づく差止めと，不法行為に基づく損害賠償金３億円及びこれに対する平成１６年１月１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める（当審における追加請求を含む。）。
２　請求原因に対する認否
(1)　請求原因(1)，(2)の事実は認める。
(2)　同(3)，(4)は争う。
(3)　同(5)のうち，特許権の譲渡及び債権譲渡通知がなされたことは認めるが，その余は不知。
３　被控訴人の反論
(1)　本件特許の明細書（以下，願書添付の図面と合わせて「本件明細書」という。甲２）の実施例記載の「鉤状突起」は，第６図（甲２）のとおりであって，被告製品の「マジックテープの雄側」（控訴人のいう「着脱テープ」）の形状とは明白に異なる。マジックテープの雄側部材は，長方形の平板型で，表面にループ状の輪を多数（６００個前後）設け，輪の昀頂部からやや下方部の片面に切れ目を設けたものであり，切れ目が設けられた輪のうちの一方の逆Ｊ字状突起部分（原判決別紙５の突起(21)）が一見鉤状の形態をしているが，残る他方の輪部分（原判決別紙５の突起(22)）を併せた構成として一体として認識できるものであり，先端の曲がった突起を意味する「鉤状突起」を観念させるものではない。また，本件発明は，鉤状突起の傾き方向に不織布等（フィルター）を引いて圧着し，力を抜くとフィルターがやや戻る作用により鉤状突起に止まる方法であるのに対し，被告製品の使用方法は，フィルタをマジックテープの雄側に圧着させることによってマジックテープの雄側の切断部分の形状が変動し，フィルターがループの切れ目に挟まる作用により止まる方法であり，物性理論からも，その技法は明らかに異なっている。
(2)　被告製品が採用している「マジックテープの雄側」（鉤状の突起と棒状の突起のあるもの）によりフィルターを直接掛止する方法は，本件特許の出願日である平成２年１月２８日以前から，一般的に業界で利用され，公知であった。本件発明は，鉤状突起によりフィルターを掛け止めする方法であるところ，鉤状の突起と棒状の突起の組合せによる先行技術は公知であったから，本件発明の内容を合理的に理解するならば，本件発明は，棒状の突起を除去した「鉤状突起のみによるフィルターの掛止方法」と理解すべきであり，マジックテープの雄側の突起は鉤状突起に当たらない。
(3)　したがって，被告製品の「マジックテープの雄側」は，本件発明の構成要件Ａの「表面に鉤状突起が設けられた基盤」の要件を充足せず，被告製品が採用しているマジックテープの雄側によりフィルター掛止する方法は，本件発明の技術的範囲に属しないから，本件特許権を侵害するものではない。
第４　当裁判所の判断
当裁判所も，控訴人の本訴請求（当審において拡張した請求を含む。）は理由がないものと判断する。その理由は，以下のとおりである。１　請求原因(1)（特許権の発生とその内容）・(2)（被告製品の製造販売）の事実は，当事者間に争いがない。


２　被告製品の構成要件充足性の有無（請求原因(3)）(1)　前記争いのない事実と証拠（甲１，２，５，６，１０，１１，３３，乙６ないし１１（枝番のあるものは枝番を含む。））及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
ア　本件特許の特許請求の範囲の請求項３（本件発明）は，「予め，装着しようとする排気口の周囲に表面に鉤状突起が設けられた基盤を取付け，その上から該排気口を覆う所定広さのフィルターを被せ，前記鉤状突起に該フィルターの周辺を直接掛止したことを特徴とする排気口へのフィルター取付け方法。」である。そして，本件明細書（甲２）には，①「〔産業上の利用分野〕」として，「本発明は排気口（換気扇及びレンジフード等をいう）に不織布等からなるシート状のフィルターを装着する方法に関する。」（１頁２欄２行～５行），②「〔発明が解決しようとする課題〕」として，「従来の換気扇カバーあるいはレンジフードカバーは予め合成樹脂等からなる枠で吸入口を覆い，表面から不織布等からなるフィルターを固着する構造となっていたので，取付けが面倒であり，更には今度はフィルターについた油によって枠が汚れるので有形の枠の処理が面倒であるという問題点があった。　また，従来の枠付きの換気扇カバーにおいては，枠に装着されるカバーの形が決まっているので，広い不織布を自由に裁断して使用することは一般家庭では困難であった。　本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので，簡単にフィルターを排気口に取付けることができて，取替等も容易な排気口へのフィルター取付け方法を提供することを目的とする。」（１頁２欄１１行～２頁３欄１０行），③「〔問題点を解決するための手段〕」として，「請求項３記載の排気口へのフィルター取付け方法は，予め，装着しようとする排気口の周囲に表面に鉤状突起が設けられた基盤を取付け，その上から該排気口を覆う所定広さのフィルターを被せ，前記鉤状突起に該フィルターの周辺を直接掛止するようにして構成されている。」（２頁３欄２１行～２６行），④「〔作用〕」として，「請求項３記載の排気口へのフィルター取付け方法は，鉤状突起が設けられた基盤を排気口の周囲に設けて，該鉤状突起にフィルターを掛止させているので，フィルターを簡単に排気口に取付け，その交換も容易にできる。」（２頁３欄４３行～４７行），⑤「第６図は，第５の実施例に係る排気口へのフィルター取付け方法を示すが，排気口の周囲に適当間隔で鉤状突起２８の設けられた基盤２９を磁石３０によって取付け，前記鉤状突起２８にフィルター３１の端を引っかけるようにしている。　これによってフィルター３１の周囲を固定することができる。」（３頁５欄４行～１０行），⑥「〔発明の効果〕」として，「請求項３記載の排気口へのフィルター取付け方法においては，排気口の周囲に直接フィルターを被せ，予め取付けられた鉤状突起が設けられた基板に固定して，フィルターを固定しているので，極めて簡単にフィルターの交換が行える。　更には，請求項１～３記載の排気口へのフィルター取付け方法は，装着するフィルターは交換用の広いフィルターを用意し，これを装着する排気口の大きさに合わせて自由に切断するので，従来のように枠付きフィルターあるいは特定構造のフィルターを用意する必要がなく，また，従来のように枠あるいは支持体を使用しないので，取替にあってはフィルターの交換のみで済み，極めて経済的である。」（３頁５欄２１行～６欄７行），⑦「第６図は第５の実施例に係る排気口へのフィルター取付け方法を示す断面図である。」（３頁６欄１５行～１６行）との記載がある。
また，第６図（甲２）には，コ字状の基盤２９のコ字状内部の空間に磁石３０を収納し，外側に先端部が尖り，かつ，先端部に向けてわずかに曲がった形状の突起２８が斜め同一方向に傾斜して３本設けられ，これらの突起２８にフィルター３１の端部近傍が引っ掛かった状態の記載がある。イ(ア)　広辞苑（第五版）（株式会社岩波書店発行）には，「鉤」とは「①先の曲った金属製の具。また，それに似たもの。」との記載があり，また，大辞林（株式会社三省堂発行）には，「鉤」とは「①先が曲がった金属製・木製の器具。物を掛けたり，とめたりするのに用いる。」，「②①のように曲がった形。そういう形をしたもの。」との記載がある。
(イ)　現代世界百科大事典（株式会社岩波書店発行）には，「マジックテープ」とは「押し付けるだけで簡単に密着する開閉テープ。合成樹脂製で，表面が鉤状と輪状の２枚から成る。止め合わせる位置は自由に調節できる。［用途］衣服などのホックの代用」との記載がある（甲５）。
(ウ)　広辞苑（第五版）（株式会社岩波書店発行）には，「マジックテープ」とは「衣服などに用いる着脱自在の布製テープ。フック状とパイル状との二枚を噛み合せる。商標名。」との記載がある（甲３３－１９）。(エ)　大辞林（第二版）（株式会社三省堂発行）には，「マジックテープ」とは「面ファスナーの商標名」，「面ファスナー」とは「鉤状の突起が一面についた布と，パイル状の面で一組みとなった留め具。」との記載がある（甲３３－１７）。
ウ(ア)　「マジックテープ」は，株式会社Ｒ（以下「Ｒ社」という。）の登録商標である。
Ｒ社作成の「マジックテープ」のカタログ（平成１１年８月）には，「マジックテープ<Ｒ>は，Ｒの長年の経験と技術が創りあげたＨｏｏｋ（Ａ）とＬｏｏｐ（Ｂ）からなる高品質の面ファスナです。」，「・・・衣料，家庭用品から工業用品まで幅広くご活用いただいております。」との記載があり，また，「マジックテープ<Ｒ>の発明」の見出しの下に，「・・・特殊ナイロン糸を使用して鉤と輪を持ったファスナーを遂に造り出したのです。それは二本のナイロン細巾織物テープで，その一本の表面は微小な鉤で覆われ，もう一本は微小な輪で覆われていました。静かに重ねて押しつけると鉤が輪を捉え，テープは魔法のようにくっつきました。そして剥す時は，魔法のようにさっと剥れるのです。これがマジックテープ<Ｒ>の誕生だったのです。発明から４０年たった今日，マジックテープ<Ｒ>は更に改良が加えられ，さまざまな種類のテープが生産されています。その特性を生かし，オムツカバーからスペースシャトルに至るまで幅広く使われています。」との記載がある（甲１１）。


また，らくらく便利な面ファスナー（マジックテープ<Ｒ>）「園児のバッグと小もの」（株式会社雄鶏社２０００年（平成１２年）２月１０日発行）には，「「マジックテープ<Ｒ>」は２枚一組で使います。よーく見ると小さなループがびっしり並んだ軟らかい面がループ面，細かいかぎ状になっている硬いほうがフック面です。この２つの面を互いに強く押し当てると，かぎがループに引っかかりぴったり張りつくのです。」との記載がある（甲１０の２）。(イ)　Ｐ社作成の訴外会社あての２００４年（平成１６年）１１月２２日付け「「マジックテープ」のフック部分の作用効果報告の件」と題する書面には，（貴社のご質問１）に対する（弊社の見解）として，「①上記刊行物（判決注・甲１０の２）記載の「マジックテープ」説明図のフック面と弊社フックテープとは同等と判断します。」，「②ループ材への係合強力に関しては，フック材の引っ掛かる部分（カギ状の弧の部分）の角度及び残り部分（短い棒状の突起部分）とフック先端部との間隔によりループ材との係合チャンスが変わり強度に影響すると認識しております。従いまして，残り部分のみで係合性に大きな影響を及ぼすことは無いと推察いたします。」との記載があり，また，（貴社のご質問２）に対する（弊社の見解）として，「②弊社「マジックテープ」は，カギ型に分類されるものですが，上記刊行物（判決注・甲１０の２）記載の図面にはユーザー様に分かり易くするため残り部分（短い棒状の突起部分）を簡略化して表現させて頂いております。」，「③ただし，ユーザー様より正確な図面表示を必要とされた場合には，残り部分（短い棒状の突起部分）も表示させて頂くこととしております。」との記載がある（甲１０の１）。
(ウ)　実願昭５５－４９１７３号（実開昭５６－１４９８３７号）のマイクロフィルム（乙１１の１・２）の明細書には，①「実用新案登録請求の範囲」として「枠に××××テープ（判決注・「××××テープ」は「マジックテープ」のことである。乙１・６枚目・８行～９行参照。以下同じ。）を貼りつけ，××××テープでフィルターを止めるようにした換気扇カバー。」（乙１１の１の１頁５行～８行），②「この実用新案は，換気扇カバーのフィルターを××××テープ雄で止めるようにしたことを特徴とするものである。」（乙１１の２の２枚目１頁１０行～１２行），③「従来，換気扇カバーのフィルターは，枠を二重にして挟む方式であったので，フィルターの取り替えは，枠を換気扇から外して行わねばならず，手数がかかる上に手が油で汚れやすい欠点があった。　本案はこの欠点を除くためになされたもので，これを図面について説明すれば・・・(ロ)　扉用の枠１３を作り，枠の内側処々に，××××テープ７を接着する。　(ハ)　フィルター１４を扉の内側から当て，××××テープ７の上を指で軽く押さえると，フィルターは簡単に枠に貼りつく。・・・」（同２枚目１頁１３行～３枚目２頁１１行），④「フィルターの取り替えは，扉を開いた状態でもつけ替え出来，扉だけを本体から外してフィルターをつけ替えても良く，共に簡単で便利である。フィルターは，××××テープで止めるのでワンタッチで簡単であり，剥がす時もワンタッチで剥がせるので，手もあまり汚れない利点がある。」（同４枚目３頁１３行～末行），⑤「なお，本案の××××テープ７は，扉の外側の枠に貼りつけることも出来，フィルターを扉の外側にとりつければ，枠が油で汚れる事も少なくフィルターの取り替えも，扉を閉じた状態のままで簡単にとりかえられる。」（同５枚目４頁９行～１３行），⑥「更に扉が開閉式でない場合は，フィルターを換気扇カバー全体に被さるよう，××××テープでとりつけることも出来，この場合もフィルターの取り替えは簡単で，カバー本体も汚れない利点がある。」（同５枚目４頁１４行～末行）との記載がある。
(エ)　また，実願昭５８－９２０１０号（実開昭５９－１９５４３６号）のマイクロフィルム（乙１０の１・２）に係る実用新案登録出願は，出願人を訴外会社とし，考案の名称を「換気扇取り付け用フィルター装置」とするものであるが，その明細書には，①「実用新案登録請求の範囲」として「２　仮止め手段が面状ファスナーであり，同布製ファスナーを筒状本体部の後面開口縁部内周面側に取り付けて成る実用新案登録請求の範囲第１項記載の換気扇取り付け用フィルター装置。」（乙１０の１の１頁１２行～１５行），②「本考案では・・・交換フィルター部材の交換作業が手軽に行える換気扇取り付け用フィルター装置の構造を提供せんとするものであり，その要旨とするところは，前面に所要本数の梁部材を渡設した横向き筒状本体部と，同筒状本体部の外表面部全体を囲繞し更に後面開口縁部内周面側に所要長さ折り込み可能な広さを有する交換フィルター部材と，折り込まれた交換フィルター部材の外周縁部を筒状本体部の後面開口縁部内周面側において固定する仮止め手段とを備えて成ることを特徴とする換気扇取り付け用フィルター装置にある。」（乙１０の２の３枚目２頁１６行～３頁９行），③「第５図は交換フィルター部材（Ｃ）の仮止め手段（Ａ）として面状ファスナー（ｂ）を用いた場合の他の実施例を示すものであり，筒状本体部（Ｂ）の後面開口縁部(3)の内周面(5)に任意間隔の下に面状ファスナー（ｂ）を取り付けたものである。」（同６枚目５頁１６行～６頁２行）との記載がある。
さらに，実願昭６０－１９８５９６号（実開昭６２－１０７８２５号）のマイクロフィルムの明細書（乙８の２・１頁）には，「実用新案登録請求の範囲」として「包帯を患部に巻きつけるときに内側となる包帯面の終端に面ファスナーの雄片がその裏面即ち小鉤状の突起の出ていない方の面を接着されて成る包帯。」，特開昭６１－１６７０６号公報（乙７・１頁）には，「特許請求の範囲」として「１．基材の表裏両面に複数の係合小突起が突設されている第１係合部材と，少なくとも一方の面に前記係合小突起と係合し得るループが形成されている第２係合部材とからなる面ファスナ。」との記載がある。エ(ア)　一方，被告製品は，レンジフードの金属フィルターやエアコンのカバーに貼って，汚れを防ぐことを使用目的とするものであり，「不織布フィルター」と「着脱テープ」（原判決別紙１ないし４の写真３中に「マジック圧着シート」と記載されているもので，被告製品の包装中に「着脱テープ」との印字のあるビニール袋に収納されている。）から成る。


この「着脱テープ」の表面は，原判決別紙５のとおり，鉤状になった突起(21)及び短い棒状の突起(22)が設けられた基盤(23)からなり，面ファスナーの製品の一つである「マジックテープ」のフック面（前記ウ(ア)，(イ)）と同様の構造のものである。なお，「マジックテープ」のフック面は，「雄」，「雄片」（前記ウ(ウ)，(エ)）などと表現されることがあり，「マジックテープ」のループ面は，「雌」（乙７の２頁左上欄１４行）などと表現されることもある。また，着脱テープの裏面は接着剤が付され，保護シートで覆われており，着脱テープを貼り付けるときは，保護シートを剥がして使用する。(イ)　被告製品の取付け方法は，例えば，レンジフードの場合には，①レンジフードの金属フィルターのサイズに合わせて不織布フィルターをカットする，②金属フィルターの油汚れを落とし，よく乾かした上で，金属フィルターに着脱テープを貼り付ける，③不織布フィルターを着脱テープに貼り付け，不織布フィルターの上から指で強めに押しつけ，着脱テープにフィルターの繊維をよく絡ませて，剥がれないように固定する等というものである。
(2)　前記(1)アの認定事実によれば，本件発明の構成要件Ａの「表面に鉤状突起が設けられた基盤」にいう「鉤状突起」については，特許請求の範囲（請求項３）において，その形状，大きさ，材質等について限定はなく，また，本件明細書（甲２）においても，「鉤」の用語について説明はなく，本件発明の実施例として，「第６図に，コ字状の基盤２９のコ字状内部の空間に磁石３０を収納し，外側に先端部が尖り，かつ，先端部に向けてわずかに曲がった形状の突起２８」が示されているが，「鉤状突起」を上記実施例に示された「突起２８」の形状のものに限定する旨の記載もない。
そして，「鉤」とは，一般に，「先が曲がった金属製・木製の器具，それに似たもの」，「先が曲がった形。そういう形をしたもの」を意味すること（前記(1)イ(ア)），本件明細書には，本件発明は，フィルターを排気口（換気扇及びレンジフード等）に簡単に取付けることができて，取替等も容易な排気口へのフィルター取付け方法を提供することを目的とし，その作用効果は，鉤状突起が設けられた基盤を排気口の周囲に設けて，その鉤状突起にフィルターを掛止させることによって，従来のように枠付きフィルターあるいは特定構造のフィルターを用意する必要がなく，また，従来のように枠あるいは支持体を使用しないので，取替にあってはフィルターの交換のみで済み，極めて経済的であることにある旨の記載があること（前記(1)ア）に照らすと，本件発明の構成要件Ａの「鉤状突起」は，先が曲がった形状の突起であって，本件発明の上記目的に適合し，上記作用効果を奏するものであれば特に限定はないものと認められる。
(3)　一方で，特許権は新規な工業的発明に対して与えられるものである以上，その当時において公知であった部分は新規な発明とはいえないから，特定の特許発明の技術的範囲を確定するに当たっては，その当時の公知の部分を除外して新規な技術的思想の趣旨を明らかにすることができるものと解される（昀高裁昭和３７年１２月７日第二小法廷判決・民集１６巻１２号２３２１頁，同昭和３９年８月４日第三小法廷判決・民集１８巻７号１３１９頁等参照）。そして，前記(1)の認定事実によれば，①面ファスナーの製品の一つである「マジックテープ」（Ｒ社の登録商標）は，フック面とループ面の２枚一組からなる布製テープであること，②マジックテープのフック面は，カギ状の孤の部分と残部の短い棒状の部分からなる突起部分が一面に並び，そのループ面は，輪状の突起部分が一面に並び，この２つの面を互いに押し当てることによって係合する構造となっていること，③被告製品の「着脱テープ」の表面は，原判決別紙５のとおり，鉤状になった突起(21)及び短い棒状の突起(22)が設けられた基盤(23)から成り，マジックテープのフック面と同様の構造のものであること，④マジックテープは，本件特許の出願当時，公知であり，衣料，家庭用品から工業用品まで様々な分野で広く利用（フック面のみの利用を含む。）されており，また，予め，装着しようとする換気扇の開口部の周囲にマジックテープのフック面（いわゆる雄ないし雄片）を直接貼り付け，その上から上記開口部を覆う所定の広さのフィルターを被せ，上記フック面のカギ状の弧の部分（鉤状になった突起部分）を上記フィルターに直接掛止することにより，換気扇用フィルターを取付ける技術も公知であったこと（前記(1)ウ(ウ)，(エ)等）が認められる。(4)　そうすると，本件特許の出願当時，予め，装着しようとする排気口の周囲に表面にマジックテープのフック面を取付け，その上から当該排気口を覆う所定の広さのフィルターを被せ，前記フック面の鉤状になった突起部分に当該フィルターの周辺を直接掛止したことを特徴とする排気口へのフィルター取付け方法は公知の技術であったものと認められるから，マジックテープのフック面の鉤状になった突起部分が本件発明の構成要件Ａにいう「鉤状突起」に文言上該当するとしても，マジックテープのフック面を用いたこのような取付け方法は，本件発明の技術的範囲に属さないものと認められる。
そして，被告製品の着脱テープはマジックテープのフック面と同様の構造であるから，被告製品の取付け方法（使用方法）（前記(1)エ(イ)）は，本件発明の技術的範囲に属さないというべきである。


平成１２年(行ケ)第３８２号審決取消請求事件
平成１４年２月１９日口頭弁論終結
判決
原　　　　　　告       エル・エス・アイ　ジャパン株式会社
原　　　　　　告       株式会社ジョイス
原　　　　　　告       有限会社佐藤美術工芸
３名訴訟代理人弁理士南　   條　眞   一郎
同       森竹義昭
被　　　　　　告       特許庁長官　及　川　耕　造
指定代理人             山田忠夫
同       木原裕
同       大橋良三
同       山口由木
主文
原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告ら
特許庁が平成１１年審判第１４２４５号事件について平成１２年８月１４日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告らは，発明の名称を「点数自動計数麻雀卓」とする発明について，平成５年１０月２２日に特許出願をしたが（以下，この特許出願を「本願出願」といい，この発明を「本願発明」という。），平成１１年７月２９日，拒絶査定を受けたので，平成１１年９月７日，これを不服として審判の請求をした。特許庁は，これを平成１１年審判第１４２４５号事件として審理した結果，平成１２年８月１４日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同年９月１１日，その謄本を原告らに送達した。
２　本願発明の特許請求の範囲（別紙図面(1)参照）【請求項１】点数棒を収納し収納された点数棒の数から自動的に点数を計数・表示する麻雀卓で用いられる点数棒箱であって，前記点数棒箱は複数のトレイを有し，前記複数のトレイを識別可能なように前記複数のトレイに各々異なる色が付されている，麻雀卓用点数棒箱。
【請求項２】前記トレイが４個である，請求項１の麻雀卓用点数棒箱。【請求項３】点数棒を収納し収納された点数棒の数から点数を計測する麻雀卓で用いられる点数棒であって，前記点数棒には種類毎に各々異なる色が付されている，麻雀用点数棒。
【請求項４】前記色が４色である，請求項３の麻雀用点数棒。【請求項５】前記点数棒が１００点棒，５００点棒，１０００点棒，５０００点棒及び１００００点棒であり，前記５０００点棒及び１００００点棒が同色である，請求項４の麻雀用点数棒。
（以下，請求項１ないし５に係る発明を，それぞれ「本願発明１」，「本願発明２」などといい，全体を「本願発明」と総称することがある。）
３　審決の理由
審決の理由は，別紙審決書の写しのとおりである。要するに，本願発明３及び４は，特開昭５３－２５１２９号公報（以下「引用刊行物」ということがある。）に記載された発明（以下「引用発明」ということがある。）及び特開昭５５－１０８３７９号公報（以下「本件公報」ということがある。）等にみられる周知事項（以下「本件周知事項」ということがある。）に基づいて，当業者が容易に発明できたものである，というものである。
第３　原告ら主張の取消事由の要点
審決は，本願発明３及び４と引用発明との対比方法を誤り（取消事由１），引用発明の技術内容を誤認し（取消事由２），本願発明３及び４と引用発明との相違点についての認定判断を誤り（取消事由３），本願発明３及び４の顕著な効果を看過し（取消事由４），本件公報を証拠として採用するに当たってなすべき新たな拒絶理由通知をしなかった（取消事由５）。審決の犯したこれらの誤りは，いずれも，その結論に影響することが明らかであるから，審決は，違法として取り消されなければならない。
１　取消事由１（対比方法の不当性）


審決は，本願発明４と引用発明とを対比して，両者は，「種類毎に４色の色が付されている，麻雀用点数棒。」の点で一致し，「「点数棒」が，前者は「収納された点数棒の数から点数を計測する麻雀卓で用いられる」ものであるのに対し，後者はそのような麻雀卓で用いられるものかどうか明らかでない点。」で相違すると認定した。しかし，審決は，本願発明４に係る特許請求の範囲と，引用刊行物に記載された事項を対比するのみであって，両発明の技術内容についての対比及び相違点の摘示をしていない。したがって，対比方法において既に失当である。(1)本願明細書の発明の詳細な説明中に，「また，点数棒は４つのグループに分類し，それぞれのグループを色分け等の手段により区分するとともにトレイに対しても同様の区分を行うことにより点数棒とトレイとの関係を固定する。」（第９段），「従来の点数棒は全て同色の材料で構成されており，僅かに図１０（a）あるいは（d）に示したように，表示が異なるだけである。そのため，各点数棒を本来収納するべきトレイがわかりにくい。そのため，この実施例においてはトレイ４０－１，４０－２，４０－３，４０－４の色を異なるものにし，各々のトレイに収納されるべき点数棒の色をトレイの色と一致させる。このようにすることにより，各点数棒を収納するべきトレイを容易に見いだすことができ，仕訳が確実に行われる。」（第２５段）と記載されているように，本願発明３及び４は，すべて同色の材料で構成された従来の点数棒では各点数棒を本来収納するべきトレイがわかりにくいことを前提にし，各々のトレイに収納されるべき点数棒の色をトレイの色と一致させることにより，各点数棒を収納するべきトレイを容易に見いだすことができ，仕訳を確実に行うことができるという技術内容及び効果を有する発明である。一方，引用刊行物には，壱万点，五千点，千点及び百点の点棒の両端の色を各々白，緑，赤，黒の４色とすることにより点棒を区別することが記載されているものの，点棒を区別することによりどのような効果が得られるのかについて何ら記載されておらず，むしろ，各点棒は，区別されることなく受け入れ口に入れられ，その後自動分類装置の内部で点棒の種類が区別されることが記載されているから，引用発明は，本願発明のように各々のトレイに収納されるべき点数棒の色を区別する必要はない，という技術内容を有するところに特徴がある。したがって，本願発明３及び４と引用発明とを対比するに当たっては，審決は，両発明の技術内容に着目し，その相違を指摘すべきである。そして，両発明の技術内容に着目すれば，本願発明と引用発明とは，単に麻雀卓という技術分野について共通するのみであり，その技術的思想は全く相違していることが直ちに理解できるのである。
(2)原告らは，審判段階において，本願発明３及び４と引用発明との上記技術内容の相違を指摘し，その技術内容に基づく対比方法について主張したにもかかわらず，審決は，原告らの主張を一顧だにしなかったから，その点でも不当である。
２　取消事由２（引用発明の技術内容の誤認）
審決は，本願発明４と引用発明とを対比して，両者は，「種類毎に４色の色が付されている，麻雀用点数棒。」の点で一致していると認定した。しかし，上記認定は，誤りである。
(1)引用刊行物に，両端のみを色別した点棒が記載されていることは，事実である（別紙図面(2)参照）。しかし，同刊行物記載の点棒自動分類装置は，色を認識しないものであるから，たとい，引用発明の点棒が色分けされていても，同装置においてこの色分けに従って分別がなされるわけではない。このような点棒自動分類装置においては，点棒の色分けは，本来，無用の事柄である。このように，引用発明の点棒は，本来，点数棒を収納すべきトレイを容易に見いだすことができるように点数棒の色を区別するものではないから，本願発明４の麻雀用点数棒が，「種類毎に４色の色が付されている。」のとは，その技術的意味が全く異なるものである。
(2)審決は，引用発明に関して，「「麻雀等の遊戯に使用する点棒」（第１頁左欄第１４行）であって，「４種の点棒について・・・説明すると・・・壱万点，五千点，千点，百点が区別され・・・両端の色別・・・によっても区別されている。」（第１頁右欄第５～１２行）こと，前記「両端の色」が，「壱万点－白」「五千点－緑」「千点－赤」「百点－黒」の「４色」（第２頁左上の表）であることが，記載されている。」と認定しているけれども，これは，引用刊行物の記載を単に抽出したにすぎず，この記載によっては，審決でどのような発明が引用刊行物に記載されていると認定したのか不明である。
３　取消事由３（相違点についての認定判断の誤り）
(1)審決は，「点数棒を収納するトレーを点数棒の種類の数だけ有し，別々に収納された点数棒の数から点数を計測する麻雀卓」が，本件公報等にみられる周知のものであると認定している。しかし，本件公報には，点数棒を収納するトレーを見いだすための構成が記載されていない。審判請求書（甲第８号証の１２頁９行～１２行参照）で述べたとおり，本件公報には，点棒収納部として点棒受皿が記載されているものの，この点棒受皿は，両側壁を３０°～１３０°に傾斜させ，断面を逆３角形状に構成されており，このような形状の受皿は，通常の意味でトレイといえるようなものではない（別紙図面(3)参照）。
仮に，本件公報に，「点数棒を収納するトレーを点数棒の種類の数だけ有し，別々に収納された点数棒の数から点数を計測する麻雀卓」が記載されているとしても，同公報には，上述したとおり，点棒受皿が記載されているものの，点数棒を収納すべきトレーは記載されていないので，本件公報に記載された技術を，引用発明に適用したとしても，トレイを使用する本願発明には至らないのである。(2)本件公報に記載された麻雀卓は，所定位置に収納された透光性の点数棒によって光路を形成することにより点数棒の有無を検出し，点数を算出しているものであって，点数棒の検出を光電スイッチによって行う方式である。このようなスイッチによる点数棒の検出は，技術的にみて，本願発明の「計測」ということのできないものである。
４　取消事由４（顕著な効果の看過）
本願発明３及び４は，取消事由１で述べたとおり，すべて同色の材料で構成された従来の点数棒では各点数棒を本来収納するべきトレイがわかりにくいことを前提にし，各々のトレイに収納されるべき点数棒の色をトレイの色と一致させることにより，各点数棒を収納するべきトレイを容易に見いだすことができ，仕訳を確実に行うことができるということを技術内容及び効果を有する発明である。審決は，本願発明３及び４の上記の顕著な効果を看過しているから，違法である。
５　取消事由５（手続の違背）


審決は，本件公報を証拠として採用するに当たってなすべき新たな拒絶理由通知をしなかった違法がある。
本願発明についての審理の段階において，審査官は，拒絶理由通知において，本願出願に係る特許請求の範囲の請求項１及び２に記載された各発明に拒絶すべき理由があるとの根拠として本件公報を引用したものの，本願発明３及び同４に対する関係では全く引用しなかった。したがって，審決が，本件公報を周知事項を証する一例として引用して本願発明３及び４を拒絶するためには，特許法１５９条２項で準用する同法５０条に規定された拒絶理由通知をする必要があったというべきである。
ところが，審決は，そのような拒絶理由通知をしていない。そのため，原告らは，拒絶理由通知がなされることにより取り得るはずの，出願の補正あるいは出願の分割を行う機会が奪われた。
審決には，拒絶理由通知をしなかった違法がある。
第４　被告の反論の要点
１　取消事由１（対比方法の不当性）について
審決は，特許庁における手続の経緯，審判請求理由書における原告らの主張，本願出願の時点における技術常識等を十分参酌しつつ，本願発明の特許請求の範囲の各請求項に記載された事項によって特定される各発明と引用した刊行物とを対比しているものである。審判請求理由書における原告らの主張についての判断が審決に直接的に記載されていなくても何ら問題はない。そもそも，原告らの取消事由１に係る主張は，特許法のどのような規定に照らして違法であるのか，全く不明である。
２　取消事由２（引用発明の技術内容の誤認）について本願発明３及び４は，点数棒自体の発明であり，その点数棒自体の構成は，単に，点数棒の種類別に異なる色を付したというだけのものであり，この点数棒を用いる麻雀卓については「点数棒を収納し収納された点数棒の数から点数を計測する麻雀卓」とされているだけであって，点数棒の収納の仕方，収納部の構成は何ら限定されておらず，まして，点数棒を収納する各トレイの色を点数棒の色と一致させることについては，特許請求の範囲に何らの記載もない。したがって，本願発明３及び４の作用効果について考えるとき，各トレイの色との関係について参酌する必要性はなく，点数棒に種類別に異なる色を付した点の作用効果について検討するだけで十分である。
原告らは，「点数棒を収納すべきトレイを容易に見いだすことができる」という作用と絡めて，上記一致点の認定が誤りである旨主張する。しかし，上記のとおり，本願発明３及び４は，点数棒の収納部の構成を何ら限定していないのであり，原告らの主張する「点数棒を収納すべきトレイを容易に見いだすことができるように」は，本願発明３及び４の構成ではない。原告らの主張は，本願発明３及び４の構成に基づかないものである。
３　取消事由３（相違点についての認定判断の誤り）について(1)審決は，「点数棒を収納するトレーを点数棒の種類の数だけ有し，別々に収納された点数棒の数から点数を計測する麻雀卓」が本願出願時点において広く知られたものである点を示す一例として本件公報を提示したのであり，そのような麻雀卓が具体的に提示した周知例に記載されていることは明らかであり，周知例についての技術内容の誤認はない。
(2)両端を色別した点数棒でも識別性が向上することは自明である。しかも，本願発明３及び４は，点数棒における色の付される位置や範囲を限定していないから，両端（だけ）を色別した点棒を排除していない。そうである以上，引用発明と本件周知事項とを組み合わせて，本願発明３及び４に想到することに，困難はあり得ない。
４　取消事由４（顕著な効果の看過）について
本願発明３及び４は，特許請求の範囲の記載から明らかなとおり，点数棒自体の発明であり，その点数棒自体の構成は，単に，点数棒の種類別に異なる色を付したというだけのものであり，この点数棒を用いる麻雀卓については「点数棒を収納し収納された点数棒の数から点数を計測する麻雀卓」とされているだけであって，点数棒の収納の仕方，収納部の構成は何ら限定されておらず，まして，点数棒を収納する各トレイの色を点数棒の色と一致させることについても何らの記載もない。
したがって，本願発明３及び４の作用効果について考えるとき，各トレイの色との関係について参酌する必要性はなく，点数棒に種類別に異なる色を付した点の作用効果について検討すれば足りることは，明らかである。原告らの主張は，本願発明の構成に基づかないものである。
５　取消事由５（手続の違背）について
本願に係る拒絶理由通知及び拒絶査定では，本願発明３及び４は，引用発明等に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであると判断していることを分析すれば，本願発明３及び４と引用発明との間に存する構成の差異は，本願出願当時の技術水準を考慮すれば当業者が容易になし得る程度のことであり，本願発明３及び４に進歩性がないとする趣旨であると理解することができる。審査官は，上記拒絶理由通知及び拒絶査定において，本願出願当時の技術水準を成す周知事項については例示するまでもないものとして提示しなかったにすぎない。審決は，上記拒絶理由通知及び拒絶査定の前提となっている，本願出願当時の技術水準を成す周知事項を周知例を挙げて具体的に説明したにすぎず，新たな拒絶理由を提示するものではない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（対比方法の不当性）について


(1)原告らは，審決が，本願発明４の特許請求の範囲に記載された事項と引用刊行物に記載された事項（引用発明）とを対比して，両者は，「種類毎に４色の色が付されている，麻雀用点数棒。」（審決書２頁２２行～２３行）である点で一致し，「「点数棒」が，前者は「収納された点数棒の数から点数を計測する麻雀卓で用いられる」ものであるのに対し，後者はそのような麻雀卓で用いられるものかどうか明らかでない点」（審決書２頁２４行～２６行）で相違している，と認定したのを非難し，審決は，両発明の技術内容についての対比及び相違点の摘示をしていないから，対比方法において既に失当である，と主張する。平成６年法律第１１６号による改正前の特許法３６条５項は，「第３項第４号の特許請求の範囲の記載は，次の各号に適合するものでなければならない。・・・２特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項（以下「請求項」という。）に区分してあること。」と規定しているから，明細書に記載された特許請求の範囲には，出願人が特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみが記載されているはずである。特許請求の範囲は，一般に，発明を特定するために必要な複数の事項の組合せから成り立っている。このように複数の事項の組合せから成り立っている発明の進歩性の有無を判断するに当たり，同一又は近接する技術分野における従来技術中に，当該発明の個々の構成要素に係る技術が存在するかどうかを検討し，当業者がこれら個々の技術を組み合わせて当該発明の構成を得ることが容易であるかどうかを検討する，というのが，審判，特許異議申立てや取消訴訟事件において行われる常套の検討方法であり，かつ，この検討方法には十分合理性が認められるところである。
(2)原告らは，審決が，本願発明４に係る特許請求の範囲と，引用刊行物に記載された事項を対比するのみであって，両発明の技術内容についての対比及び相違点の摘示をしていないから，対比方法において既に失当である旨主張する。しかしながら，本件において，審決が，上記常套の検討方法によって検討して結論を導いていることは，審決書の説示自体から明らかであり，本件において，上記方法によって検討することが不合理であると認めさせる事情を見いだすこともできない。
原告らは，本願明細書の発明の詳細な説明中の記載を挙げて，本願発明は，すべて同色の材料で構成された従来の点数棒では各点数棒を本来収納するべきトレイがわかりにくいことを前提にし，各々のトレイに収納されるべき点数棒の色をトレイの色と一致させることにより，各点数棒を収納するべきトレイを容易に見いだすことができ，仕訳を確実に行うことができるということを技術内容及び効果を有する発明であると主張する。
しかしながら，原告らの主張は，特許を受けようとして，特許法３６条５項に従って記載した特許請求の範囲に記載されていない事項を，本願発明３及び４の内容として読み込もうとするものである。
原告らの上記主張は，失当である。
(3)原告らは，審判段階において，本願発明３及び４と引用発明との上記技術内容の相違を指摘し，その技術内容に基づく対比方法について主張したにもかかわらず，審決は，原告らの主張を一顧だにしなかったから不当である旨主張する。しかしながら，原告ら主張の対比方法が明らかに誤っていることは，上述したとおりである。明らかに誤った原告らの主張に対して，何の応答もしなかったからといって，審決が不当とされる筋合いはない。
原告らの上記主張は，主張自体失当である。
２　取消事由２（引用発明の技術内容の誤認）について引用刊行物についてみると，「この発明は，麻雀等の遊戯に使用する点棒の分類装置に関し，その目的とするところは，点棒に判別用の被検出体を異なった配置で取り付け，これらの点棒を判別して，自動的に点棒を分類するようにした，麻雀等の遊戯における点棒自動分類装置を提供しようとするものである。以下，麻雀に使用する４種の点棒について，図を参照して一実施例を説明すると，１は丸柱状のアクリル体に，適宜配置で金属片（例えばアルミ）１ａが貼着された点棒で，この金属片１ａの位置は次の表の如く成り，これによって壱万点，五千点，千点，百点が区別され，更に両端の色別，中央の金属片への刻印によっても区別されている。」（１頁左欄１４行～右欄１２行）との記載があり，第２頁左上欄の表には，前記「両端の色」が，「壱万点－白」「五千点－緑」「千点－赤」「百点－黒」の「４色」のものが示されていることが認められる（別紙図面(2)参照）。上記認定の記載によれば，「種類毎に４色の色が付されている，麻雀用点数棒。」の技術が記載されていることは，明らかである。そして，上記「種類毎に４色の色が付されている，麻雀用点数棒。」の技術は，引用刊行物の特許請求の範囲の記載に係る「麻雀等の遊戯における点棒自動分類装置」の発明と結び付けてのみ把握されるというものではなく，これとは別個に把握できる技術であることが，明らかである。
原告らは，引用発明の点棒自動分類装置は，色を認識しないものであるから，たとい，引用発明の点棒が色別されていても，同装置において色分けされるわけではないから，無用の事柄である，と主張するけれども，上記点棒自動分類装置による分類との関係で無用であるからといって，色別自体が無用になるわけではないことは自明である。原告らが主張する上記事由は，むしろ，「麻雀等の遊戯における点棒自動分類装置」という技術（引用発明）が上記「麻雀等の遊戯における点棒自動分類装置」と離れて別個に把握できるものであることを，裏付けているということができるのである。
審判官は，特許請求の範囲に記載される発明が新規性，進歩性を有するかどうかという判断をするに当たり，当該発明と対比して検討するのにふさわしい公知技術を選択することができるのであり，本件においても，本願発明の構成に対応して検討するのにふさわしい公知技術として，引用刊行物から，他と離れてそれ自体として把握することのできる，「種類毎に４色の色が付されている，麻雀用点数棒。」という構成を引用したのであることは，審決の説示自体で明らかである。原告らの上記主張は，審決の引用発明の認定とは別に，独自に引用刊行物を把握し，そのような把握しか許されないことを当然の前提として，これに基づき審決を非難しているものであって，失当である。


３　取消事由３（相違点についての認定判断の誤り）について(1)特許請求の範囲請求項３に，「点数棒を収納し収納された点数棒の数から点数を計測する麻雀卓で用いられる点数棒であって，前記点数棒には種類毎に各々異なる色が付されている，麻雀用点数棒。」，請求項４に，「前記色が４色である，請求項３の麻雀用点数棒。」との記載があることは，当事者間に争いがない。(2)本願発明は，物の発明であり，上記記載中の「点数棒であって，前記点数棒には種類毎に各々異なる色が付されている，麻雀用点数棒。」，「前記色が４色である」の文言が，本願発明をなす物自体の構成に係るものであることは，明白である。
一方，上記記載中の「点数棒の数から点数を計測する麻雀卓で用いられる」，「点数棒を収納し収納された点数棒の数から点数を計測する麻雀卓で用いられる」の文言は，本願発明をなす物自体の構成に係るものではなく，その物の用途の特定に係るものであることも，明白である。
取消事由２との関係において２で述べたとおり，引用刊行物には，「種類毎に４色の色が付されている，麻雀用点数棒。」との技術が記載されており，これが，本願発明の，「点数棒であって，前記点数棒には種類毎に各々異なる色が付されている，麻雀用点数棒。」，「前記色が４色である」との構成をすべて具備していることは，明らかである。
したがって，本願発明と引用発明との相違点は，審決が認定するように，「収納された点数棒の数から点数を計測する麻雀卓で用いられる」という用途の特定に係る部分のみとなるのである。
(3)本願出願当時，麻雀において点数棒の数によって点数を計算するという方式が採用されていること，麻雀卓は，点数棒を収納する受け皿を具備していること，麻雀の勝敗を明らかにするために，点数棒の数から点数を計算することが，当業者のみならず，一般通常人の間でも広く知られていたことは，当裁判所に顕著である。
このように，「点数棒を収納し，収納された点数棒の数から点数を計測する麻雀卓」という技術が周知のものとして存在する場合に，引用発明の「点数棒であって，前記点数棒には種類毎に各々異なる色が付されている，麻雀用点数棒。」，「前記色が４色である」という構成の物を，上記のような周知の麻雀卓に使用することに何らの困難性もないことは，論ずるまでもないことである。審決が，相違点について，「点数棒を収納するトレーを点数棒の種類の数だけ有し，別々に収納された点数棒の数から点数を計測する麻雀卓は，原査定の拒絶の理由で引用された特開昭５５－１０８３７９号公報等にみられるとおり従来周知のものであり，上記後者の点数棒を従来周知の点数計測機能を有する麻雀卓用として，上記前者とした点に格別の技術的意義は認められず，当業者が容易に想到し得る程度のことにすぎない。」と判断したことに誤りはない。(4)本件公報についての原告らの主張は，いずれも，同公報が，現実には，上記のとおり，周知技術の一例としての位置付けしか与えられていないのに，引用例として挙げられておるものであることを前提にするものであり，誤った前提に立った無意味なものという以外にない。
４　取消事由４（顕著な効果の看過）について
原告らは，本願発明３及び４は，すべて同色の材料で構成された従来の点数棒では各点数棒を本来収納するべきトレイがわかりにくいことを前提にし，各々のトレイに収納されるべき点数棒の色をトレイの色と一致させることにより，各点数棒を収納するべきトレイを容易に見いだすことができ，仕訳を確実に行うことができるということを技術内容及び効果を有する発明である，審決は，本願発明３及び４の上記の顕著な効果を看過しているから違法であると主張する。しかしながら，上記効果は，本願発明３及び４の構成を採用した場合の，自明の作用効果であって，当業者において容易に予想し得たものであることは，論ずるまでもないところである。
５　取消事由５（手続の違背）について
原告らは，本願発明についての審理の段階において，審査官は，拒絶理由通知において，本願出願に係る特許請求の範囲請求項１及び２に記載された各発明に拒絶すべき理由があるとの根拠として本件公報を引用したものの，本願発明３及び４に対する関係では全く引用しなかった，したがって，審決が，同公報を周知事項を証する一例として引用して本願発明３及び４を拒絶するためには，特許法１５９条２項で準用する同法５０条に規定された拒絶理由通知をする必要があったものである，とし，これを理由に，審決は，同公報を証拠として採用するに当たってなすべき新たな拒絶理由通知をしなかった違法があると主張する。しかしながら，原告らの主張は失当である。原告らの主張は，周知技術の一例を示すものとしての文献も，拒絶理由通知に掲げられていなければならない，ということを前提として初めて成り立つものであるのに，そのような前提が認められないことは，明らかなことというべきであるからである。
６　結論
以上によれば，原告ら主張の審決取消事由は，いずれも理由がないことが明らかであり，その他審決にはこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。そこで，原告らの本訴請求を棄却することとし，訴訟費用の負担について行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条，６５条１項本文を適用して，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第６民事部
裁判長裁判官        山　　下　　和　　明
裁判官        設　　樂　　隆　　一
裁判官        宍　　戸　　　　　充
（別紙）
図面（１）図面（２）図面（３）


主　　　　　　　文
１　被告人を懲役１４年に処する。
２　未決勾留日数中１８０日をその刑に算入する。
理　　　　　　　由
（犯行に至る経緯）
被告人は、昭和４３年３月に夫と婚姻し、夫の母（以下「被害者」という）と父とが夫と同居する福井県内の夫方で生活を始め、夫との間に昭和４４年１月に長男を，昭和４６年２月に次男を，昭和４７年１０月に長女をもうけた。夫は、昭和５２年頃、元勤務先の同僚であったＡ子と惣菜製造販売の共同経営を始めたが、被告人は、その頃から、夫が自分から離れて行くとの不安を感じ、被害者が食事の席で夫と楽しげに話したりしただけでも被害者に対し睨みつけたり文句を言ったりして嫌がらせをし、さらに、昭和５８年頃に夫が始めた惣菜販売の食堂で手伝いをするようになると、夫がＡ子を自動車で送迎する姿やＡ子と息の合った仕事をしている姿を見て、Ａ子が夫と親密な関係にあると思い込み、夫を取られると思ってＡ子に嫉妬し、昭和５９年頃からＡ子に対し夫との関係を非難する内容の電話をかけたり無言電話をかけたりして嫌がらせを繰り返した。その録音テープの声を聞いて被告人の仕業と確信した夫は、被告人に対し、そのテープに録音された被告人の声を聞かせて、嫌がらせの理由等を追及したが、夫が浮気していると思っていた被告人は、明白な証拠を突きつけられても、自分の仕業であることを頑強に否定した。このように現実離れの思い込みが激しく他罰的で自分の非を認めようとしない被告人の性行に愛想を尽かした夫は、一旦は離婚まで考えたものの、世間体や子供らの心情に配慮し、被告人を自宅から出して別居させるだけにとどめることとしたため、被告人は、昭和６０年頃から福井市内のアパートに一人で暮らすようになった。
上記のとおり他罰的で自分の非を認めようとしない性格の被告人は、夫方を出た後も、その性格を改めようとはせず、約１５年間にわたり夫方を訪れようともしなかった。他方、被告人がいなくなった家では、被害者が母親代わりとなって子供３人の世話をしたため、３人とも被害者に懐き、とりわけ長男は被害者に対する親愛の情を深めていった。
しかるところ、被害者は、喜寿も過ぎた平成１１年頃、夫及び子供３人に対し被告人を自宅に戻すよう提案し、長女の結婚式に母親がいないと嫁ぎ先の親戚に肩身の狭い思いをするだろうし、自分が死んだら家事をする者がいなくなるなどと説得した。被告人が以前のように被害者に嫌がらせをすることを危惧した夫や長男が当初は反対したものの、結局、全員が被害者の提案に従うことになった。そこで、被害者は、被告人に戻るよう電話し、これに応じた被告人が再び夫方で生活するようになった平成１２年１月頃、自分の部屋を納屋の隣に移し、被告人がするようになった家事については口出しをしないようにして、被告人との争いが起こらないように努めていた。
しかるに、上記のとおり現実離れの思い込みが激しく他罰的な性格を直すことのできなかった被告人は、食事の際に被害者が夫や長女と楽しそうに振る舞っていたりするのを見ただけで、夫や長女を被害者に取られてしまうと思い込み、被害者に対し扉をわざと強く閉めたり食器を乱暴に扱ったりして嫌がらせをした。夫は、かかる被告人の嫌がらせに気づいたときには、やめるよう被告人を叱ったが、被告人が以前と同様に自分の非を認めようとはしないこともあって愛想を尽かし、次第に被告人に対し無関心な態度をとるようになった。他方、長男は、被告人の被害者に対する嫌がらせを見聞きしたときには、被告人に対し「何でそんな嫌らしいことを言うんや。結局、お前の性格は何も変わってえんな。」などと何度も怒鳴りつけただけではなく、帰宅すると、被告人の嫌がらせから被害者を守る目的で被害者の部屋へ赴き、その話し相手となって過ごすようになった。かかる家族間の対立に心を痛めた被害者は、被告人に対して一層気を遣うようになり、自分用の冷蔵庫等を自分の部屋に置き、専用の携帯電話を持つなど、被告人と接触する機会をできるだけ減らす一方、長男が被告人を怒鳴りつけるのを見た際には長男をたしなめるなどして、被告人との対立関係の改善に努めていた。
しかしながら、被告人は、被害者の心痛や被告人に対する気遣いを全く思いやることができなかっただけではなく、自分に対し夫が無関心な態度をとるのも長男が罵声を浴びせかけるのも、もっぱら自分に原因があるということを全く理解しようとはしなかったため、長男から大切にされる被害者の様子を見て益々被害者をねたみ、被害者に対する嫌がらせを繰り返し、これを見聞きした長男に怒鳴りつけられることを繰り返した。かかる長男の言動を他罰的にしか受け取れない被告人は、その対応について夫に相談したものの、まともに取り合ってもらえなかったため、自分一人で孤独感を深めていっただけではなく、長男が自分にひどい仕打ちをするのは、被害者が長男の育て方を誤ったうえ自分の行動を誇張して長男に伝えているせいであると、全く筋違いの思い込みをして、長男を被害者に奪われたとの思いを募らせ、こともあろうに被害者を憎むようになった。平成１４年８月１９日の夕方、被告人は、長男から飼い犬に餌を与えるのを禁止されていたのに餌を与えようとしたところを長男に見つかり、これを長男から追及された際、悪気があったわけではないとの思いから、「私が食べようとしただけや。」などと嘘をついて頑強に否定したため、その態度に立腹した長男は、被告人の足や腰を足蹴にしたうえ、わざと被告人の旧姓を使って呼びかけ、被告人が家では不要な人間である旨を表明した。その声を聞いた被告人は、長男に親でもなければ子でもないと言われたのに等しいと感じて深く傷つくとともに、長男がそんなことを言うのは、被害者の躾が悪かったせいであると考え、被害者に対し怒りの気持ちまで抱くようになった。翌２０日の夕方にも長男から怒りを込めた口調で「出て行け。」などと怒鳴りつけられた被告人は、その後、夫及び被害者と夕食をとった際、憎い被害者に嫌がらせをして自分の気持ちを伝えようと考え、夫が台所を離れたのち、被害者の面前の食卓に布巾を叩きつけたり、床に落ちていた小豆のかすを理由に被害者を非難したりした。これを被害者から聞いた長男は激怒し、被害者が止めるのも聞かずに台所へ行き、被告人に対し「おめーは、うちにはいらん。出て行ってしまえ。死んでしまえ。」などと激しく怒鳴りつけた。両日にわたって長男から罵声を浴びせられた被告人は、その内容も態度もこれまでになかったほど厳しく激しいものと感じ、夫に愚痴を言ったが、夫はまじめに取り合おうとはしなかった。


被告人は、同月２０日夜、２階の寝室で床に就いたのちも長男の罵声が頭から離れず、あれこれ思いを巡らすうち、長男が自分に罵声を浴びせるのは被害者がいるからであり、このままでは夫も子供３人も被害者に取られてしまう、自分がこんなにつらい思いをしているのも被害者が悪いからであるとの思いから、被害者さえいなくなれば家族とうまくやっていけるはずであるとの考えに至り、被害者の殺害を決意するとともに、殺害後、家族とうまくやっていくには自分の仕業と知れないことが絶対条件であり、被害者の部屋の隣室にあるたんすを荒らしておけば第三者の犯行を偽装できると考えた。翌２１日午前４時頃になり、被告人は、時間が経てば明るくなるうえ、長男が目を覚まして気づかれるかも知れないと考え、その前に被害者の殺害を実行することとし、物音を立てないように忍び足で被害者の部屋に向かった。
（犯罪事実）
被告人は、平成１４年８月２１日午前４時過ぎ頃、自宅１階の被害者の部屋において、殺意をもって、高さ数十センチメートルのベッドで就寝中の被害者に近寄り、近くにあったタオルを被害者の首に置いて前屈みになり、その首を両手で絞めつけたものの、苦しそうなうめき声を上げてもがく被害者がなかなか絶命しないため、被害者の手を左膝で押さえつけて胸を右膝で圧迫しながら両手で首を絞め続け、なおももがき続ける被害者の胸に両膝を乗せて馬乗りになり、その口と鼻をタオルの上から押さえつけ、さらに、憎い被害者を死ぬ間際に更に苦しませるために、ベッド枕頭の縦板を両手でつかんで支えにしながら体重をかけた両足で被害者の胸等を何回も踏みつけ、静かになった被害者にとどめを刺すために首を絞めるなどし、よって、その頃、上記ベッド上で被害者（当時８１歳）を窒息死させて殺害した。
（弁護人の主張に対する判断）
弁護人は、仮に本件犯行当時被告人に殺意があったとしても、ある事柄に過剰に反応する性格の被告人は、長男の二日間にわたる執拗な「いじめ」に当たる罵倒と暴行を受けて極限状態に達していたため、正常な判断能力を失い、事理の是非善悪を弁識する能力が著しく低下した状態で本件犯行に及んだものであって、心神耗弱の状態にあった旨を主張するが、証拠によれば、本件犯行当時、被告人に完全な責任能力があったことは明らかであるから、弁護人の主張は採用できない。
（法令の適用）
１　罰　　　　　　　条　　刑法１９９条
２　刑種の選択　　有期懲役刑
３　未決勾留日数の算入　　刑法２１条
（量刑の事情）
１　本件は、自己洞察能力の乏しい他罰的な被告人が、長男から罵倒される原因はひとえに義母の被害者にあると思い込み、あろうことか、憎しみのあまり高齢の被害者を苦しめながら殺害したという事案である。
２　被告人が本件犯行の動機とした長男の言動には、実母に対する一片の情も窺われないが、それは、被告人が被害者に対する嫌がらせを繰り返し、いくら注意されても自分の非を認めようとはせず、その非を他に転嫁する被告人の性行にこそ原因があったのであり、長男が被告人に対し子としての情愛を喪失して罵倒するようになったのも、被告人がみずから招いた結果と見るほかはない。しかも、被害者は、家族を説得して、約１５年間放逐されていた被告人を自宅へ迎え入れ、被告人から再び嫌がらせを受けるようになった後も、被告人のためになるよう可能な限り配慮して尽力していたのであって、被告人にとっては恩人と言っても過言ではない。にもかかわらず、被告人が筋違いの逆恨みをして被害者を殺害したのは、恩を仇で返したものというほかはない。本件犯行の動機に酌量の余地は全くない。
本件犯行の態様は、家人に気づかれないよう早朝の時間帯に、就寝中で抵抗できない被害者の首を絞め、もがき苦しむ被害者に一片の憐憫の情すらかけることなく、死の間際に更に苦しみをあたえるために胸を踏みつけるなどして殺害したというものであって、強固な殺意に基づく冷酷極まりない犯行である。被害者は、被告人が家族としてなじめるように配慮しながら、曾孫の成長等を楽しみに老後の人生を送っていたのに、突然、気づかってきた被告人の手にかかり、苦しみながら一生を終えたのである。その無念さは察するに余りある。さらに、被害者さえいなくなれば家族とうまくやっていけるとあさはかにも思い込んだ被告人は、第三者の犯行を装うための偽装工作を考えたうえで本件犯行を遂行し、現に犯行後、隣の納屋の戸外へ通じる引き戸の鍵を開け、たんすの引出から衣服等を取り出して散らかすなど、冷静沈着に行動して第三者が物色したような痕跡を作り出し、起訴前の勾留中に否認し切れなくなるまで、いくら追及されても頑強に本件犯行を否定し続け、自分の責任を直視しようとはしなかった。
このように本件犯行の動機及び態様は悪質極まりなく、その結果も重大であり、犯行後の態度も芳しくないことからすれば、被告人の刑事責任は相当に重く、厳罰をもって臨むほかはない。
３　他方、被告人は、前科も前歴もなく、遅ればせながら本件犯行自体を認めて争わず、今後は被害者の冥福を祈りながら生きていきたいと述べるに至っていることなど、被告人のために斟酌すべき情状もないではない。４　以上の事情のほか諸般の事情をも考慮して、主文のとおり量刑した。
平成１５年１１月１３日
福井地方裁判所刑事部
裁判長裁判官　　　松　　　永　　　眞　　　明
裁判官　　　中　　　山　　　大　　　行
裁判官　　　松　　　本　　　展　　　幸


平成１４年(ワ)第３９７６号　特許権移転登録手続請求事件
口頭弁論終結の日　平成１５年１月３１日
判　　　　　　　　　　決
原　　　　　　　告　　　大和工業株式会社
同訴訟代理人弁護士　　　宮　　　岡　　　孝　　　之同　　　　　　　　　　　外　　　山　　　奈　央　子
被　　　　　　　告　　　Ａ
同訴訟代理人弁護士      景　　　山　　　米　　　夫
主　　　　　　　　　　文
１　被告は原告に対し，別紙目録１ないし３記載の特許権について，真正な登録名義の回復を原因とする移転登録手続をせよ。
２　原告が，別紙目録６ないし２８記載の発明について，特許を受ける権利を有することを確認する。
３　訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
主文同旨
第２　事案の概要
本件は，原告が，被告の得ている特許権の登録名義等は原告の無権代表者から譲り受けたものであると主張して，被告に対して，特許権に基づき真正な登録名義の回復を原因とする移転登録手続を求め，特許を受ける権利に基づき原告が同権利を有することの確認を求めた事案である。
１　当事者間に争いのない事実
(1)　当事者について
ア原告は，パチンコ遊技機の製造，開発を目的とする株式会社である。イ　Ｂは，平成９年５月８日に行われた商号変更前から原告の代表取締役であった。
ウ　Ｂは，平成１１年３月３１日，原告の取締役会において，代表取締役を解任され，同年４月１日，取締役辞任を申し出たため，同日，Ｂの代表取締役解任登記がなされ，同年８月３０日，取締役退任登記がなされた。エ　Ｂの息子である被告は，かつて原告の取締役であったことがあり，平成１２年３月８日当時，パチンコ遊技機部品メーカーである株式会社バイザックの代表取締役であるとともに，後にＢが代表取締役に就任したパチンコ遊技機の開発，製造，販売を目的とする株式会社アイエムジーの取締役でもあった。
(2)　特許権等の取得について
原告は，別紙目録記載の発明について，同目録記載のとおり，登録出願を行い，うち１ないし３については，同目録記載のとおり登録された。
(3)　Ｃへの名義人変更について
ア　Ｂは，平成１１年４月８日，原告の代表者として，別紙目録記載１ないし３の特許権をＣに譲渡し，登録名義が同人に変更された。イ　Ｂは，同月６日ころ，原告の代表者として，別紙目録記載６ないし２８記載の特許を受ける権利（以下，同目録記載１ないし３の権利と併せて「本件各権利」という。）をＣに譲渡し，その名義人を同人に変更した。
(4)　Ｃから原告への名義変更について
ア　Ｃは，平成１２年３月８日，被告に対し，別紙目録記載１ないし３の特許権を譲渡し，登録名義が同人に変更された。
イ　Ｃは，同日，被告に対し，別紙目録記載６ないし２８の特許権を受ける権利を譲渡し，その名義人を同人に変更した。
２　争点及び当事者の主張の要旨
原告は，Ｂの代表権喪失を被告に主張できるか。
（被告）
(1)　Ｃ及び被告は，本件各権利を譲り受けた際，いずれも，Ｂが原告の代表権を喪失していたことを知らなかった。したがって，Ｃ若しくは被告は，民法１１２条，１０９条の第三者に当たり（適用ないし類推適用），原告は，Ｂの代表権喪失を主張できない。
(2)Ｃは，平成１１年４月６日ころないし同月８日，本件各権利の譲渡を受けたものであるところ，この時点は，Ｂの代表取締役解任登記がなされて間がないから，登記簿を確認することが困難であって，商法１２条の「正当ノ事由」に当たる。よって，原告は，Ｂの代表権喪失を主張できない。
（原告）
被告の主張は，いずれも否認ないし争う。
(1)株式会社が代表取締役の退任及び代表権の喪失について登記をしたときは，その後，その者が会社の代表者として第三者とした取引について，民法１１２条等の適用はなく，専ら商法１２条が適用されるというのが，確立した判例法理である。
そもそも，Ｃは，Ｂから本件各権利を譲り受けた当時，Ｂが原告の代表取締役を解任された事実を認識していた。
(2)　商法１２条の「正当ノ事由」は，登記を知ろうとしても知り得ない客観的障害のみをいうところ，原告主張の事情は，これに当たらない。したがって，被告の主張は失当である。
第３　判断
１　商法は，商人に関する取引上重要な一定の事項を登記事項と定めた上，１２条において，商人は，上記事項については登記をしない限りこれを善意の第三者に対抗することができないとするとともに，登記をしたときは善意の第三者にもこれを対抗することができ，第三者は同条所定の「正当ノ事由」のない限りこれを否定できない旨定めている。これは，一般に，商人の取引活動が大量的反復的であり，利害関係を有する者も不特定多数の者に及ぶことから，登記事項を定め，民法とは別に登記に上記のような特別の効力を付与したものと解される。そうすると，株式会社の代表取締役の解任がなされ，その旨の登記がなされた後は，専ら商法１２条のみが適用され，「正当ノ事由」がない限り，その代表権喪失を善意の第三者にも対抗することができるのであって，民法１１２条及び１０９条を適用若しくは類推適用する余地はないというべきである（最高裁判所第二小法廷昭和４９年３月２２日判決・民集２８巻２号３６８頁参照）。


そして，上記のような商業登記の制度趣旨によれば，「正当ノ事由」とは，交通，通信の途絶，登記簿の滅失・汚損のような登記簿を知ろうとしても知ることができない客観的障害事由ないしこれに準ずる事由をいうものと解するのが相当である。
この点につき，被告は，Ｃが本件各権利を譲り受けた当時，Ｂの代表取締役解任登記から間がないことを理由に「正当ノ事由」が存在する旨主張するところ，前記当事者間に争いのない事実によれば，上記解任登記から上記取引まで５ないし７日間の期間であって，その間に登記を調査確認することは十分に可能であり，また，上記取引の対象とされた本件各権利は，パチンコ遊戯機器の製造，開発を目的とする原告にとって極めて重要な資産であると考えられる上，原告を代表するＢとＣとの間で，同種の取引が継続的に行われてきたものでもないから，「正当ノ事由」の存在を認めることはできない。
また，被告については，善意であった旨主張するにとどまるが，特許登録原簿の登録に公信力を認めることはできないから，仮にＣが本件各権利の権利者であると信じたとしても，上記のとおり，Ｃが正当な権利者たり得ない以上，被告も同様といわざるを得ない。
したがって，被告の主張はいずれも採用できない。
２　よって，原告の請求は，いずれも理由があるから認容することとし，訴訟費用の負担につき民訴法６１条を適用して，主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第９部
裁判長裁判官　　　　加　　　藤　　　幸　　　雄
裁判官        舟　　　橋　　　恭　　　子
裁判官        富　　　岡　　　貴　　　美
（別紙）
目　　　　　　　　　　録
１　特許権
登録番号　　第１７３２７０７号
名　　称　　電動式パチンコ機における打球発射装置
出願日　　昭和６１年１２月２７日
公告日　　平成４年３月１８日
登録日　　平成５年２月１７日
２特許権
登録番号　　第１８６６５２１号
名　　称　　パチンコ機の景品球排出装置
出願日　　昭和６２年８月６日
公告日　　平成５年１１月１０日
登録日　　平成６年８月２６日
３　特許権
登録番号　　第２８６４１０５号
名　　称　　パチンコ機の打球発射装置
出願日　　平成７年５月１０日
公告日　　平成８年１１月１９日
登録日　　平成１０年１２月１８日
６　特許を受ける権利
公開番号　　特開平０６－２４６０５４
名　　称　　パチンコ球の払出装置
出願日　　平成５年２月２５日
公開日　　平成６年９月６日
７　特許を受ける権利
公開番号　　特開平０７－１４４０５５
名　　称　　パチンコ球の払出装置
出願日　　平成５年１１月２２日
公開日　　平成７年６月６日
８　特許を受ける権利
公開番号　　特開平０９－１７３５５９
名　　称　　パチンコ機の表示装置
出願日　　平成７年１２月２１日
公開日　　平成９年７月８日
９　特許を受ける権利
公開番号　　特開平０９－２２５１０７
名　　称　　パチンコ機の前面枠
出願日　　平成８年２月２６日
公開日　　平成９年９月２日
１０　特許を受ける権利
公開番号　　特開平０９－２３４２７７
名　　称　　パチンコ球の払出装置
出願日　　平成８年２月２９日
公開日　　平成９年９月９日
１１　特許を受ける権利
公開番号　　特開平１０－２４４０３９
名　　称　　パチンコ遊技機
出願日　　平成９年３月５日
公開日　　平成１０年９月１４日
１２　特許を受ける権利
公開番号　　特開平１０－２７７２１０
名　　称　　パチンコ機における発射球検出装置
出願日　　平成９年４月１０日
公開日　　平成１０年１０月２０日
１３　特許を受ける権利
公開番号　　特開平０９－５１９８１
名　　称　　画像表示装置を備えたパチンコ機
出願日　　平成７年８月１１日
公開日　　平成９年２月２５日
１４　特許を受ける権利
公開番号　　特開平０９－７０４７９
名　　称　　情報表示装置を備えたパチンコ機
出願日　　平成７年９月６日
公開日　　平成９年３月１８日
１５　特許を受ける権利
公開番号　　特開平０９－１９２３０４
名　　称　　パチンコ機の電動風車及びその電動風車を用いた可変表示装置
出願日　　平成８年１月２２日
公開日　　平成９年７月２９日
１６　特許を受ける権利
公開番号　　特開平０９－２４１３８


平成１２年（行ケ）第３２１号　審決取消請求事件（平成１３年２月５日口頭弁論終結）
判　　　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　株式会社ういろう
代表者代表取締役　　　Ａ
訴訟代理人弁護士      藤　　井　　冨　　弘
同                    山　　本　　卓　　也
同　　　　　　　　　　鈴　　木　　雄　　一
被　　　　　　告　　　株式会社青柳ういろう
代表者代表取締役　　　Ｂ
訴訟代理人弁理士　　　岡　　田　　英　　彦
同　　　　　　　　　　池　　田　　敏　　行
同　　　　　　　　　　岩　　田　　哲　　幸
同                    中　　村　　敦　　子
主　　　　　　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
特許庁が平成１０年審判第３５３１７号事件について平成１２年７月１７日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
被告は、「青柳ういろう」の文字を横書きしてなり、指定商品を商標法施行令別表による第３０類「ういろう」とする別添審決謄本別掲１記載の商標（登録第２６５１２０８号、平成３年４月２３日登録出願、平成６年４月２８日設定登録、以下「本件商標」という。）の商標権者である。原告は、平成１０年７月１４日、本件商標登録の無効審判の請求をし、特許庁は、同請求を平成１０年審判第３５３１７号事件として審理した結果、平成１２年７月１７日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は、同年８月１４日、原告に送達された。
２　審決の理由
審決は、別添審決謄本記載のとおり、①商標法４条１項１１号違反をいう請求人（注、原告）の主張について、本件商標中「ういろう」の文字部分は、少なくとも本件商標の登録時においては、指定商品の「ういろう」そのものを表示する語として認識されており、自他商品の識別機能を果たす文字とはいえず、それによって称呼及び観念は生じないから、本件商標の登録は同号の規定に違反してされたものでないとし、②同法４条１項１０号違反をいう請求人の主張について、同号は本件商標と、「ういらう」及び「お菓子の」の文字を縦書きし、背景に「八棟造りの建物」及び「二人の旅人」の絵を書してなり、大正１０年法（注、大正１０年農商務省令第３６号の趣旨と解される。）商品類別第４３類「菓子の類」を指定商品とする別添審決謄本別掲２記載の商標（以下「引用商標」という。）との同一または類似を要件とするところ、両商標は同一でも類似するものでもないから、本件商標の登録は同号の規定に違反してされたものではないとし、③同法４条１項１５号違反をいう請求人の主張について、本件商標より「ういらう（ういろう）」の称呼及び観念が生じないことは上記のとおりであり、引用商標が菓子「ういろう」について自他商品を識別する請求人に係る商標として取引者、需要者の間に周知、著名であったと認めることはできず、本件商標をその指定商品に使用した場合に、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「ういろう」の文字部分に注目し、当該商品が原告の商品であるかのようにその商品の出所について混同を生ずるおそれはほとんどないから、本件商標は、同号の規定に違反してされたものではないとした。
第３　原告主張の審決取消事由
１　審決は、「ういろう」が普通名詞であり、それによって称呼及び観念は生じないとの誤った認定（取消事由）に基づいて、本件商標について、引用商標との類似性及び商品の出所の混同のおそれがないとの誤った判断に至ったものであるから、違法として取り消されるべきである。
２　取消事由（普通名詞であるとの認定の誤り）
(1)　審決は、本件商標中の「ういろう」の文字部分が指定商品である菓子の一種である「ういろう」そのものを表示したものであるというが、誤りである。この文字は、元来、原告代表者の生家である小田原の外郎（ういろう）家の製品を意味するものであり、外郎家の姓に由来し、外郎家の製品であることを示す商標である。
(2)　菓子の「ういろう」には、米粉を原料とした蒸し菓子だけでなく、山口の「外郎」のようにわらびの粉（せん）と小豆あんを主原料とした蒸し菓子も含まれ、材料の全く異なるものが含まれている。また、「ういろう」は、菓子だけでなく、原告の著名な薬である「透頂香」（とうちんこう）の名称でもある。このように、「ういろう」と呼ばれる商品は多様であって、この語を普通名詞ということはできない。
(3)　「ういろう」の語は、原告代表者の姓である「外郎」に由来し、原告の人格権に係るものであるから、一般名詞化を安易に認めるべきではない。原告の「ういろう」にあやかることは、不正競争防止法２条１項１号に該当する行為である。元来、「ういろう」の語は、日本語として何ら意味を持たず、外郎家の菓子及び薬という由来で意味を有するに至ったものである。


(4)　外郎家及び薬の外郎と何ら関係を有しない者が「ういろう」の文字を商標に使用することは、外郎家及びその家業との混同を生じ、許されない。(5)　このように、「ういろう」の語は、外郎家の製品である「ういろう」という観念を生じ、また、引用商標の図形部分である「八棟造りの建物」及び「二人の旅人」も、外郎家に関係するものであるから、引用商標からは、「ういろう」の称呼及び観念が生ずる。
第４　被告の反論
１　審決の認定判断は正当であり、原告主張の審決取消事由は理由がない。２　取消事由（普通名詞であるとの認定の誤り）について(1)　本件商標中の「ういろう」は、菓子の一種である「ういろう」の一般名称である。原告は、「ういろう」の由来についてるる述べるが、たとい「ういろう」の語にそのような由来があっても、時代とともに「ういろう」が一般名詞となることが否定されるものではない。
(2)　引用商標に接した者は、「八ッ棟」、「旅人」等の様々なものを想起するのであって、引用商標から「ういろう」の称呼及び観念が生ずるものではない。(3)　引用商標中の文字は「ういらう」であって「ういろう」ではないから、この点においても、引用商標は本件商標と類似しない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由（普通名詞であるとの認定の誤り）について(1)　被告が、指定商品を「ういろう」とし「青柳ういろう」の文字を横書きしてなる本件商標（平成３年４月２３日登録出願、平成６年４月２８日設定登録）の商標権者である事実は、当事者間に争いがない。また、商標登録第４０７１８６３号公報（乙第１号証）には、指定商品を「ういろう」とし「ふくういろう」の文字部分を含む他の商標（平成２年４月２０日登録出願、平成９年１０月２４日設定登録）が登録された旨記載されている。これらの事実によれば、本件商標の登録時において、「ういろう」を指定商品とする商標登録が適法であると判断されていたことが認められるところ、商標登録における指定商品が普通名詞であるべきことは、指定商品の性質上当然のことであるから、特許庁は、本件商標の登録出願当時、既に「ういろう」が普通名詞であることを前提として商標登録実務を運用していたものと認められる。そして、本件商標の登録出願に対する平成４年１１月１７日付け拒絶理由通知書（乙第２号証）には、本件商標について、「ありふれた氏である『青柳』と商品名を表す『ういろう』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない。」との拒絶理由が記載されており、ここにいう「商品名」が「普通名詞」の趣旨であることは明らかであるから、特許庁は、この拒絶理由通知を発出した際にも、「ういろう」が普通名詞であると解していたものと認められる。
(2)　「ういろう」の語について辞典類における記載を見ると、「広辞苑第三版」（昭和５８年１２月６日株式会社岩波書店発行、乙第３号証）には「①・・・陳宗敬が・・・創製した薬。・・・透頂香（とうちんこう）。②菓子の名。・・・ういろうもち。」と記載され、「大辞泉第一版」（１９９５年１２月２０日株式会社小学館発行、甲第１３号証の１～３）には、「①・・・去痰の丸薬。・・・陳宗敬が・・・創製。・・・②米の粉に黒砂糖などを混ぜて蒸した菓子。・・・ういろうもち。」と記載されている。また、食品関係の書籍を見ると、「食品表示マニュアル改訂版」（平成元年２月２０日中央法規出版株式会社発行、乙第４号証）には「食衛法では、一般食品については次のように表示するよう指導されている。　ア食品及び添加物の名称については・・・社会通念上すでに一般化したものを記載すること。なお、その主なものは、別表に例示する。」（３０１頁）と記載され、別表の大分類「生菓子」、中分類「和生菓子」の小分類の欄に「ういろう」が記載されている（３０５頁）。また、「総合食品事典第三版第３刷」（昭和４９年８月１０日東京同文書院発行、乙第４１号証）には「ういろう　外郎　もち菓子の一種である．・・・鎌倉時代からの菓子である．その原料配合はつぎのようである．〔原料配合率〕砂糖3,750ｇ，小豆生あん2,250ｇ，小麦粉375ｇ，わらび粉，水適量．」（７１頁）と記載されている。
(3)　これらの事実を総合すれば、本件商標の登録出願がされた平成３年４月２３日当時、既に「ういろう」の語が菓子の一種である「ういろう」を意味する普通名詞となっていたと認められるから、本件商標中「ういろう」の文字部分が、少なくとも本件商標の登録時においては、指定商品の「ういろう」そのものを表示する語として認識されていたとする審決の認定は正当というべきである。(4)　原告は、本件商標中の「ういろう」の文字が外郎家の姓に由来し、外郎家の製品であることを示す商標であると主張するので、更に検討するに、証拠（甲第４～７号証の各１～３、甲第８号証の１～６、甲第１４号証、甲第３１号証）によれば、以下の事実が認められる。


平成１３年（行ケ）第５６６号　審決取消請求事件（平成１５年６月２５日口頭弁論終結）
判　　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　株式会社エアックス
（旧商号）　　　フジ産業株式会社
訴訟代理人弁理士　　　新　井　一　郎
被　　　　　　告　　　オリオン機械株式会社
訴訟代理人弁護士　　　渡　辺　正　造
同　　　　弁理士　　　稲　木　次　之
同　　　　　　　　　　加　藤　和　彦
主　　　　　　　　文
特許庁が無効２００１－３５１１８号事件について平成１３年１１月８日にした審決中，実用新案登録第２１５００１２号の請求項４に係る考案についての実用新案登録を無効とするとの部分を取り消す。
原告のその余の請求を棄却する。
訴訟費用は，これを４分し，その３を原告の負担とし，その余を被告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
特許庁が無効２００１－３５１１８号事件について平成１３年１１月８日にした審決を取り消す。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，名称を「ドレン排出装置」とする実用新案登録第２１５００１２号考案（平成５年２月２５日出願，平成１０年８月２１日設定登録，以下「本件実用新案登録」という。）の実用新案権者である。
被告は，平成１３年３月２７日，本件実用新案登録を無効にすることについて審判の請求をし，無効２００１－３５１１８号事件として特許庁に係属した。原告は，平成１３年７月１６日付け訂正請求書により本件実用新案登録出願の願書に添付した明細書の実用新案登録請求の範囲等の訂正を請求した（以下，上記訂正に係る明細書を「本件明細書」という。）。
特許庁は，同事件について審理した上，同年１１月８日，「訂正を認める。実用新案登録第２１５００１２号の請求項１ないし４に係る考案についての実用新案登録を無効とする。」との審決をし，その謄本は，同月２０日，原告に送達された。
２　本件明細書の実用新案登録請求の範囲の記載
【請求項１】空気圧縮機から吐出される圧縮空気を通過させるアフタークーラ，エアタンク，エアドライヤ等のドレンを排出する機器に夫々ドレントラップを設けて，夫々のドレントラップをドレン集合管に連通させたドレン排出装置において，ドレン集合管の流路の出口開口をドレン集合管中にドレントラップから排出されてくるドレンが溜まるような高い位置としてドレンをドレン処理装置に流入させ，ドレン集合管中のドレンの流れに関し，ドレン集合管の最も上流側又はその連通部に対して，間欠又は一時的にドレン集合管中のドレンを一掃する圧縮空気を送り込むための圧縮空気送り込み手段を備えたことを特徴とするドレン排出装置。【請求項２】上記ドレントラップはドレン集合管中のドレンの流れに関し，ドレン集合管の最も上流側へドレンを排出するドレントラップを電気式ドレントラップとし，それ以外のドレントラップをフロート式ドレントラップとし，電気式ドレントラップがこの電気式ドレントラップ手前に溜ったドレンを排出後更に圧縮空気を通過させドレン集合管中のドレンを排出する制御装置を設けたことを特徴とする圧縮空気送り込み手段を備えた請求項１に記載のドレン排出装置。【請求項３】上記ドレントラップはドレン集合管中のドレンの流れに関し，ドレン集合管の最も上流側及びそのすぐ下流側へドレンを排出するドレントラップを電気式ドレントラップとし，それ以外のドレントラップをフロート式ドレントラップとし，電気式ドレントラップがこの電気式ドレントラップ手前に溜ったドレンを排出後更に圧縮空気を通過させドレン集合管中のドレンを排出する制御装置を設けたことを特徴とする圧縮空気送り込み手段を備えた請求項１に記載のドレン排出装置。
【請求項４】ドレン集合管中のドレンの流れに関し，ドレン集合管の最も上流側又はその連通部と空気圧縮機の吐出側を配管で連通してこの配管に電磁弁を設け，電磁弁を間欠して開弁するか，空気圧縮機停止時に開弁する制御装置を有する圧縮空気送り込み手段を設けたことを特徴とする請求項１に記載のドレン排出装置。
（以下【請求項１】～【請求項４】に係る考案を「本件考案１」～「本件考案４」という。）
３　審決の理由


審決は，別添審決謄本写し記載のとおり，本件考案１は，ａ（以下「ａ」という。）作成の証明書（本訴甲４，審判甲３，以下「甲４証明書」という。）添付の１９９１年（平成３年）８月印刷の「フクハラ　エア・コンプレッサ専用ドレン駆逐処理装置　ドレンデストロイヤー」のカタログ（以下「第３カタログ」という。）記載の「レシプロ又はスクリューコンプレッサから吐出される圧縮空気を通過させるエアタンク，アフタークーラー，ドライヤー，フィルター等のドレンを排出する機器に夫々スーパートラップ等のドレントラップを設けて，夫々のドレントラップをドレン集合管に連通させたドレン排出装置において，ドレン集合管と連通した流路の出口開口を，ドレン分離槽内のドレンが溜まることができる最大値のＸラインより高い位置としてドレンをドレン分離槽に流入させ，ドレン集合管中のドレンの流れに関し，ドレン集合管の一番川上側に対して，２分～３０時間（可変）ごとに２秒～６０秒間（可変）ドレンを排出し，ドレンをドレン分離槽まで自動的に流れこむようにしたドレン排出装置」の考案（以下「引用考案１」という。）及び従来周知の技術事項に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであり，本件考案２は，同「引用考案１において，上記ドレントラップはドレン集合管中のドレンの流れに関し，ドレン集合管の一番川上側へドレンを排出するドレントラップを電磁式のスーパートラップとし，それ以外のいくつかのドレントラップをフロート式ドレントラップとしたドレン排出装置」の考案（以下「引用考案２」という。）及び従来周知の技術事項に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであり，本件考案３は，同「引用考案１において，上記ドレントラップはドレン集合管中のドレンの流れに関し，ドレン集合管の一番川上側及びそのすぐ下流側へドレンを排出するドレントラップを電磁式のスーパートラップとし，それ以外のドレントラップをフロート式ドレントラップとしたドレン排出装置」の考案（以下「引用考案３」という。）及び従来周知の技術事項に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであり，本件考案４は，同「引用考案１と同じドレン排出装置」の考案（以下「引用考案４」という。）及び従来周知の技術事項に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるから，いずれも実用新案法３条２項の規定に違反して実用新案登録をされたものであり，同法３７条１項１号（注，「平成５年法律第２６号による改正前の同法３７条１項１号」の趣旨と解される。）の規定により無効とすべきものであるとした。
第３　原告主張の審決取消事由
審決は，刊行物の公知性の認定を誤り（取消事由１），引用考案１～４の認定を誤り（取消事由２），本件考案１と引用考案１との一致点の認定を誤り（取消事由３），本件考案１と引用考案１との相違点イについての判断を誤り（取消事由４），同相違点ロについての判断を誤り（取消事由５），本件考案２～４の容易想到性の判断を誤った（取消事由６～８）ものであり，違法として取り消されるべきである。
１　取消事由１（刊行物の公知性の認定の誤り）
(1)審決は，ａ作成の証明書（本訴甲２，審判甲１，以下「甲２証明書」という。）添付の１９８８年（昭和６３年）１月印刷の「フクハラ　エア・コンプレッサ専用ドレン駆逐処理装置　ドレンデストロイヤー」のカタログ（以下「第１カタログ」という。），同証明書（本訴甲３，審判甲２，以下「甲３証明書」という。）添付の同年３月印刷の「フクハラ　ドレン処理装置　エア・コンプレッサ専用」のカタログ（以下「第２カタログ」という。）及び第３カタログについて，本件考案に係る実用新案登録出願（平成５年２月２５日）前に頒布されたものと認定したが，誤りである。
(2)ａが第１，第２カタログ（甲２，３添付）を入手した時期について，甲２，３証明書では平成２年１月以前とされているのに対し，平成９年異議第７４６５８号事件において平成１０年３月２５日に実施された証人ａの証人調書（甲５，以下「ａ証人調書」という。）では，異議申立人（本訴被告）代理人の質問に答える形で，平成４年の４月と訂正したが，このように入手時期を訂正することは，通常の状況では考えられないことである。同証人調書では，窪田が第３カタログ（甲４添付）を入手した時期は同年１２月以前であり，証言当時においても保管しているとされているが，同カタログは，技術名称ドレン処理装置（商標名ドレンデストロイヤー）及び技術名称ドレントラップ（商標名スーパートラップ）を販売するために用いるカタログであり，平成５年に被告が株式会社フクハラの製品と同等の製品を出すようになった後は，ａが勤務する長野オリオン販売株式会社（以下「長野オリオン販売」という。）においては，同カタログをほとんど必要としなかったはずである。一方，上記異議事件における株式会社フクハラの平成１０年５月１２日付け上申書（甲７）添付の株式会社海南岡谷支店長ｂ（以下「ｂ」という。）作成の陳述書（以下「ｂ陳述書」という。）によれば，ａは，平成９年５月ころ，第３カタログと同様のカタログをｂから入手しているのであるから，ａのａ証人調書における証言及び同人作成の甲２～４証明書の信憑性は疑わしいものというべきである。
２　取消事由２（引用考案１～４の認定の誤り）


審決は，第３カタログ（甲４添付）には，引用考案１～４が記載されていると認定した上，引用考案１について，Ａ室に立設した筒の上端は，本件考案１の「ドレン集合管と連通した流路の出口開口」と同一であり，同出口開口が，「ドレン分離槽内のドレンが溜まることができる最大値のＸラインより高い位置」と認定したが誤りである。第３カタログの「動作フローシート」（３頁）の記載によれば，ドレン分離槽へ送りこむ配管は，アフタークーラからスーパートラップ，ドレン配管，管接手，弁，逆止弁①を介してドレン分離槽の底に連結し，「１／２Ｂ」と記載された弁の手前の管接手でドレン配管は終わる。スーパートラップから逆止弁①までがドレンを排出するためのドレン排出用の配管であり，逆止弁①からドレン分離槽のＡ室の筒の上方の開口まではドレン分離槽が有する入力配管（流入管）であり，ドレン排出用の配管内圧力が入力配管内圧力よりも低い状態では逆止弁①は閉じており，両者は連通していない。また，ドレン分離槽は，Ａ室内に立ち上る筒の下方からドレンが入り，Ａ室の右隣の室に立設した筒の下方からドレン処理後の油エマルジョンから流出する。そうすると，Ａ室内に立ち上っている筒の上端は，ドレン分離槽内のドレンの流路の途中であり，ドレン分離槽に属する。そして，ドレン分離槽の流路の入口は，ドレン分離槽の底にあり，ドレン分離槽の底がドレン分離槽の出口であって，Ａ室に立設した筒の上端は流れの途中である。したがって，Ａ室に立設した筒の上端を「ドレン集合管と連通した流路の出口開口」と認めることはできないから，引用考案１～４が，第３カタログに記載されているということはできない。
３　取消事由３（本件考案１と引用考案１との一致点の認定の誤り）本件考案１と引用考案１とは「ドレン集合管に係る流路に高低差が設けてあって，ドレンをドレン処理装置に流入させ」（審決謄本１２頁〈一致点〉）る点で一致するとした審決の認定は誤りである。本件考案１の「ドレン集合管の流路の出口開口をドレン集合管中にドレントラップから排出されてくるドレンが溜まるような高い位置として」とは，配管形態によってドレンが溜まるようなドレン集合管を意味し，ドレン集合管に高低差を設けてドレンをドレン処理装置に流入させているものである。これに対し，引用考案１では，室Ａは加圧下にあり，逆止弁①には室Ａの圧力が加わっているため，スーパートラップと逆止弁①間の配管には，配管の形態に関係なくドレンは溜まったままである。上記ドレン分離槽のＡ室に開口している筒は，ドレン分離槽の筒（流入管）であって，流入管の上端が高い位置にあるのは，ドレンから分離した油水が，流入するドレンにより乱され再び混合されないようにするためのものにすぎず，このような効果は，当業者に顕著な事実として知られている。
４　取消事由４（本件考案１と引用考案１との相違点イについての判断の誤り）審決は，本件考案１と引用考案１との相違点イとして，「本件考案１では，『ドレン集合管の流路の出口開口をドレン集合管中にドレントラップから排出されてくるドレンが溜まるような高い位置としてドレンをドレン処理装置に流入させ』としているのに対し，引用考案１では，『ドレン集合管（ドレン集合管）の流路の出口開口を，ドレン分離槽（ドレン処理装置）内のドレンが溜まることができる最大値のＸラインより高い位置としてドレンをドレン分離槽（ドレン処理装置）に流入させ』としている点」（審決謄本１２頁〈相違点〉イ，以下「相違点イ」という。）を認定し，同相違点について，「引用考案１において，ドレン集合管の流路の出口開口をドレン集合管中にドレントラップから排出されてくるドレンが溜まるような高い位置とすることを妨げる特段の事情も見当たらない。してみると，相違点イに係る本件考案１の構成要件は，引用考案１の実施に際し，当業者が必要に応じて適宜実施できた単なる設計的事項というべきである」（同１３頁第２段落）と判断したが，誤りである。引用考案１のドレン分離槽において，Ａ室内の筒の上端をＸラインよりも上方に位置させているのは，Ｘラインまで溜まっているドレンを可及的に撹拌しないようにするためであり，ドレン分離槽にドレン配管をどのように配置してもドレン分離槽は正常に機能するから，機器間の配管の形態は自在に選択可能である。
５　取消事由５（本件考案１と引用考案１との相違点ロについての判断の誤り）(1)審決は，本件考案１と引用考案１との相違点ロとして，「本件考案１では，『ドレン集合管中のドレンの流れに関し，ドレン集合管の最も上流側又はその連通部に対して，間欠又は一時的にドレン集合管中のドレンを一掃する圧縮空気を送り込むための圧縮空気送り込み手段を備えた』としているのに対し，引用考案１では，『ドレン集合管（ドレン集合管）中のドレンの流れに関し，ドレン集合管（ドレン集合管）の一番川上側（最も上流側）に対して，２分～３０時間（可変）ごとに２秒～６０秒間（可変）ドレンを排出し，ドレンをドレン分離槽（ドレン処理装置）まで自動的に流れこむようにした』としている点」（審決謄本１２頁〈相違点〉ロ，以下「相違点ロ」という。）を認定し，同相違点について，「引用考案１においても，スーパートラップにおける電磁バルブを開き続ける時間を調整することにより，ドレン集合管中のドレンを一掃することが可能であると解される・・・相違点ロに係る本件考案１の構成要件は，引用考案１及び従来周知の技術的事項に基づいて当業者がきわめて容易に想到できた」（同１３頁「ロ．相違点ロについて」）と判断したが，誤りである。上記「引用考案１においても・・・可能であると解される」理由は不明である。引用考案１には，スーパートラップを開き続ける時間を調整することによりドレン集合管中のドレンをを一掃することは示唆されていないから，ドレン集合管中のドレンを一掃することを発想することはできない。
(2)審決は，特開昭５５－６３０９６号公報（甲１０，以下「甲１０公報」という。）を引用して，「圧縮機を利用した技術分野において，配管中のドレンが凍結すると配管を破損すること及びその防止手段としてドレンを抜き去ることが従来周知の技術的事項」（審決謄本１３頁下から第４段落）であると認定した。しかし，甲１０公報には，２頁左上欄に空気圧縮機の電源遮断後は弁を開き放しにして圧縮空気とドレンを放出してしまうことは記載されているが，凍結防止手段として装置運転中に装置内のドレンを抜き去ることの記載はないから，審決の上記認定は誤りである。本件考案１の作用は，空気圧縮機の稼働中にドレン集合管中のドレンを一掃するものである。


(3)また，審決は，特開昭６１－１８８２号公報（甲１１，以下「甲１１公報」という。）を引用して，「ドレンの移送を動力ポンプ等の動力を使うことなくドレンと共に排出される圧縮空気により行うことが・・・従来周知の技術的事項である」（審決謄本１４頁第１段落）と認定した。しかし，甲１１公報には，ドレンを「圧縮空気の圧力によって」（１頁「特許請求の範囲」）送ること，「除湿装置から分離されるドレンと共に排出される同伴圧縮空気のエネルギーを利用することにより，除湿装置から排出された油分を含むドレンをその圧縮空気圧により直接油水分離装置へ送」（２頁左上欄～右上欄）ることが記載されているから，ドレントラップから，ドレンと圧縮空気は同伴する程度に排出され，ドレンは同伴圧縮空気の圧力により送られることが開示されている。これに対し，本件考案１においては，ドレン集合管中のドレンを一掃する際は，ドレントラップの弁手前側に溜まっているドレンが開弁したドレントラップから全部排出した後も，更に開弁を続けて，今回排出したドレンも，先に排出してドレン集合管に溜まっているドレンも，送り込まれる圧縮空気の圧力でドレン集合管中から押し出すものである。すなわち，ドレン集合管中ではドレン（空気が混在している）が先行し，圧縮空気がこのドレンに続いているのであって，甲１１公報の装置のように，ドレンが圧縮空気を同伴しているものではない。したがって，甲１１公報を引用して，「ドレンの移送を動力ポンプ等の動力を使うことなくドレンと共に排出される圧縮空気により行うことが・・・従来周知の技術的事項である」との審決の上記認定は誤りであり，この誤った認定を根拠として，「被請求人（注，原告）の主張ト（注，『本件の出願時点では，トラップから圧縮空気をできるだけ出さないようにすることが常識であった。』〔審決謄本４頁下から第２段落〕）に係る事実をもって，圧縮空気をドレンの一掃に利用することを妨げる特段の事情があるとすることができない」（同１４頁第１段落）とした審決の判断は誤りである。
６　取消事由６（本件考案２の容易想到性の判断の誤り）(1)本件考案２は，本件考案１を引用する考案であるところ，上記取消事由１～５に主張したとおり，審決の本件考案１についての認定判断が誤りであるから，本件考案２の容易想到性の判断も誤りである。
(2)さらに，審決は，本件考案２と引用考案２との相違点ニとして，「本件考案２では，『電気式ドレントラップがこの電気式ドレントラップ手前に溜ったドレンを排出後更に圧縮空気を通過させドレン集合管中のドレンを排出する制御装置を設けた』としているのに対し，引用考案２では，それが不明である点」（審決謄本１５頁〈相違点〉ニ，以下「相違点ニ」という。）を認定し，同相違点について，「引用考案２は，電磁式のスーパートラップ（電気式ドレントラップ）のタイマーの設定値を調整することにより『２分～３０時間（可変）ごとに２秒～６０秒間（可変）ドレンを排出』するものであって，また，引用考案２においても，スーパートラップにおける電磁バルブを開き続ける時間を調整することにより，ドレン集合管中のドレンを一掃することが可能であると解される。そして，引用考案１（引用考案２も同様）に接した当業者にとって，ドレンが凍結する環境下において使用する必要があるとき，ドレンが配管に凍結しないように，ドレンを排出する頻度と時間を調整することが，きわめて容易に想到できることは，前示のとおりである。してみると，相違点ニに係る本件考案２の構成要件は，引用考案２及び従来周知の技術的事項に基づいて当業者がきわめて容易に想到できた」（同１６頁「ニ．相違点ニについて」）と判断したが，誤りである。審決は，相違点ニの検討に際して，「制御装置」に関する判断をしていない。第３カタログ（甲４添付）記載の「スーパートラップ」における電磁バルブを開き続ける時間をドレン集合管中のドレンを一掃するように調整することは，本件考案２の制御装置に含まれる機能であるから，「引用考案２においても，スーパートラップにおける電磁バルブを開き続ける時間を調整することにより，ドレン集合管中のドレンを一掃することが可能であると解される」と判断しているとも解される。しかしながら，このように解するには，ドレン集合管中のドレンを一掃するように圧縮空気を送り込むとという技術的思想が前提でなければならないところ，第３カタログにはこのような技術的思想はないから，本件考案２の「電気式ドレントラップがこの電気式ドレントラップ手前に溜ったドレンを排出後更に圧縮空気を通過させドレン集合管中のドレンを排出する制御装置を設けた」点を想起することは不可能である。また，凍結防止手段として空気圧縮機の稼働中にドレンを抜き去ることが従来周知の技術的事項ではなく，甲１０公報を根拠として，運転中の空気圧縮機に係るドレン集合管のドレンが配管に凍結しないように，ドレンを排出する頻度と時間を調整することが到底想到できることではないことは上記のとおりであるから，「引用考案１（引用考案２も同様）に接した当業者にとって，ドレンが凍結する環境下において使用する必要があるとき，ドレンが配管に凍結しないように，ドレンを排出する頻度と時間を調整することが，きわめて容易に想到できる」ということはできない。
７　取消事由７（本件考案３の容易想到性の判断の誤り）(1)本件考案３は，本件考案１を引用する考案であるところ，上記取消事由１～５に主張したとおり，審決の本件考案１についての認定判断が誤りであるから，本件考案３の容易想到性の判断も誤りである。
(2)さらに，本件考案３には，本件考案２の相違点ニと同様の相違点があるので，取消事由６と同様の取消事由がある。
８　取消事由８（本件考案４の容易想到性の判断の誤り）(1)本件考案４は，本件考案１を引用する考案であるところ，上記取消事由１～５に主張したとおり，審決の本件考案１についての認定判断が誤りであるから，本件考案４の容易想到性の判断も誤りである。