二　本件は、本件商標権を有している原告が、被告らに対し、「被告らは、本件商品の偽造品である、被告標章が付されたＴシャツを販売したが、その販売は、本件商標権の侵害に当たる。」と主張して、被告標章を使用して衣料品を販売することの差止め等を求めるとともに、右侵害行為による損害の賠償を求める事案である。
第三　当事者の主張
一　原告の主張
被告ノーマンズ、被告ニューイヤーインターナショナル、被告【Ｄ】又は有限会社エムアンドティーは、本件商品の偽造品である、被告標章が付されたＴシャツを販売した。
本件商品の偽造品の販売数量は、少なくとも被告ノーマンズが四一四枚、被告ニューイヤーインターナショナルが三〇七枚、被告【Ｄ】又は有限会社エムアンドティーが二七枚である。
本件商品の偽造品一枚につき、被告ノーマンズは二〇〇〇円、被告ニューイヤーインターナショナルは一四五〇円、被告【Ｄ】又は有限会社エムアンドティーは五八五〇円の利益を得た。
したがって、原告の損害額は、少なくとも被告ノーマンズにつき八二万八〇〇〇円、被告ニューイヤーインターナショナルにつき四四万五一五〇円、被告【Ｄ】につき一五万七九五〇円となる。
被告らは、右のもの以外にも本件商品の偽造品を大量に販売し、原告は損害を被っている。
二　被告らの主張
被告らの本件商品の偽造品の販売数量等は、以下のとおりである。
１　被告ノーマンズ
販売数量　　　　　　　　　三〇七枚
販売金額　　　　　九二万八四〇〇円
仕入金額　　　　　四七万六九八〇円
２　被告ニューイヤーインターナショナル
販売数量　　　　　　　　　三〇七枚
販売金額　　　　一二六万六七八〇円
仕入金額　　　　　九二万八四〇〇円
３　有限会社エムアンドティー
販売数量　　　　　　　　　　二〇枚
販売金額　　　　　一九万六〇〇〇円
仕入金額　　　　　一三万七五〇〇円
第四　当裁判所の判断
一　証拠（甲二一ないし二六、乙一ないし五、六（枝番を全て含む）、七（枝番を全て含む）、八（枝番を全て含む）、九、一〇）及び弁論の全趣旨によると、被告ノーマンズ、被告ニューイヤーインターナショナル、有限会社エムアンドティーは、本件商品の偽造品である、被告標章が付されたＴシャツを販売したことが認められる。被告【Ｄ】が個人で販売したことを認めるに足りる証拠はない。二１　証拠（甲二三、乙一ないし三、六（枝番を全て含む）、七（枝番を全て含む））及び弁論の全趣旨によると、被告ノーマンズは、本件商品の偽造品を三三七枚販売して三〇枚返品を受けたこと、返品を受けたものを除く三〇七枚の販売金額は合計で九二万八四〇〇円、仕入金額は合計で四七万六九八〇円であったこと、以上の事実が認められる。
右事実によると、右販売金額から右仕入金額を控除した金額は四五万一四二〇円であると認められる。
証拠（甲二三、乙一ないし三、七（枝番を全て含む）、九）及び弁論の全趣旨によると、被告は、右販売に際して、ケース代、運送賃等として、二万五八四九円（乙九記載の金額から販売の事実が認められない平成一〇年八月二一日分を除いた金額）の経費を要したものと認められる。
被告ノーマンズが右販売について右認定のもの以外に経費を要したことを認めるに足りる証拠はない。
したがって、被告ノーマンズが右販売により得た利益額は四二万五五七一円であると認められる。
なお、原告は、被告ノーマンズが販売した本件商品の偽造品の数量は四一四枚であると主張するが、同被告が右認定の枚数を超えて販売したことを認めるに足りる証拠はない。また、同被告は、同被告が返品を受けた商品の仕入代金三万一八〇〇円を損害額から差し引くべきであると主張するが、これは、右利益額算定の基礎となった三〇七枚には含まれていないから、これを差し引くことはできない。２　証拠（甲二一、二三、乙一ないし四、七（枝番を全て含む）、八（枝番を全て含む））及び弁論の全趣旨によると、被告ニューイヤーインターナショナルは、本件商品の偽造品を三〇七枚販売し、その販売金額は合計で一二六万六七八〇円、仕入金額は合計で九二万八四〇〇円であったことが認められる。右事実によると、右販売金額から右仕入金額を控除した金額は三三万八三八〇円であると認められる。
被告ニューイヤーインターナショナルが右販売について右仕入金額以外に経費を要したことを認めるに足りる証拠はないから、同被告が右販売により得た利益額は、三三万八三八〇円であると認められる。
３　証拠（甲二一、乙四、五、乙八の一、乙八の三、乙八の一六）及び弁論の全趣旨によると、有限会社エムアンドティーは、本件商品の偽造品を二七枚販売し、その販売金額は合計で一九万六〇〇〇円、仕入金額は合計で九万一五〇〇円であったことが認められる。
右事実によると、右販売金額から右仕入金額を控除した金額は、一〇万四五〇〇円であると認められる。
有限会社エムアンドティーが右販売について右仕入金額以外に経費を要したことを認めるに足りる証拠はないから、同社が右販売により得た利益額は、一〇万四五〇〇円であると認められる。
三　被告ノーマンズ、被告ニューイヤーインターナショナル及び有限会社エムアンドティーの右販売行為は、本件商標権を侵害する行為である。被告ノーマンズ、被告ニューイヤーインターナショナルは、右商標権侵害行為により、原告に対して損害賠償責任があるところ、原告の損害額は、これらの被告の右の各利益額であると推定される。
被告【Ｄ】は、有限会社エムアンドティーの代表者であるから、同社の右商標権侵害行為について、原告に対して損害賠償責任があるところ、原告の損害額は、同社の右の利益額であると推定される。
右一、二掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によると、右商標権侵害行為は、本訴提起日（平成一一年八月二六日）以前にされたものと認められる。したがって、本件請求のうち損害賠償請求及びこれに対する遅延損害金の請求は、主文掲記の限度で理由がある。


平成１１年（行ケ）第１４８号　特許取消決定取消請求事件
判　　　　決
原　告    　　　　サミー株式会社
代表者代表取締役　【Ａ】
訴訟代理人弁理士　【Ｂ】、【Ｃ】
被　告　　　　    特許庁長官　【Ｄ】
指定代理人　    　【Ｅ】、【Ｆ】、【Ｇ】
主　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
「特許庁が平成１０年異議第７００２２号事件について平成１１年４月２日にした決定を取り消す。」との判決。
第２　事案の概要
１　特許庁における手続の経緯
原告は、名称を「スロットマシン」とする特許第２６２７７１５号発明（平成５年１０月１５日特許出願（特願平５－２５８１３３号）、平成９年４月１８日設定登録。本件発明）の特許権者であるが、特許異議の申立てがあり、平成１０年異議第７００２２号事件として審理され、その間の平成１０年７月１３日訂正請求をしたところ、訂正拒絶理由通知があり、平成１１年１月１１日に訂正明細書の補正をしたが、平成１１年４月２日、特許第２６２７７１５号の特許を取り消すとの決定があり、その謄本は同月２６日原告に送達された。
２　本件発明の要旨
複数のリールと、これらのリールの回転を開始させるスタートスイッチと、
乱数を発生させる乱数発生手段と、
前記スタートスイッチからのスタート信号に基づいて、前記乱数発生手段から発生される乱数値から一つの乱数値を抽選する確率抽選手段と、この確率抽選手段により抽選された乱数値により、通常確率か、通常確率より高い入賞確率の高確率かの判定を行い、当該判定結果が通常確率の場合には通常確率判定信号を出力するとともに、高確率の場合には高確率判定信号を出力する確率判
定手段と、
この確率判定手段からの高確率判定信号に基づいて、通常確率から高確率へ変更されたことを遊技者に報知する特定確率報知手段とを備えたことを特徴とするスロットマシン。
３　決定の理由の要点
(1)　訂正明細書の補正の適否についての判断
(1)－１　訂正明細書の補正（平成１１年１月１１日）は、主として、訂正請求書（平成１０年７月１３日）に添付された全文訂正明細書の特許請求の範囲の「複数のリールと、これらのリールの回転を開始させるスタートスイッチと、
乱数を発生させる乱数発生手段と、
前記スタートスイッチからのスタート信号に基づいて、前記乱数発生手段から発生される乱数値から一つの乱数値を抽選する確率抽選手段と、この確率抽選手段により抽選された乱数値により、通常確率か、通常確率より高い入賞確率の高確率かの入賞確率の判定を行い、当該判定結果が通常確率の場合には通常確率判定信号を出力するとともに、高確率の場合には高確率判定信号を出力
する確率判定手段と、
この確率判定手段からの高確率判定信号に基づいて、通常確率から高確率へ変更
されたことを遊技者に報知する特定確率報知手段と、
前記確率判定手段により判定される前記通常確率における通常入賞確率データ及び前記確率判定手段により判定される高確率における高入賞確率データを記憶する
入賞確率データ記憶手段と、
前記確率判定手段から出力される高確率判定信号の入力を条件に、前記入賞確率データ記憶手段に記憶された高入賞確率データを選択する確率選択手段と、前記乱数発生手段から発生される乱数値から一つの乱数値を抽選する入賞抽選手
段と、
前記入賞抽選手段により抽選された乱数値と前記入賞確率データ記憶手段の通常入賞確率データ若しくは高入賞確率データとに基づいて、入賞を判定し、入賞信号を出力する入賞判定手段と、を備えたことを特徴とするスロットマシン。」
とあるのを、
「複数のリールと、
これらのリールの回転を開始させるスタートスイッチと、
乱数を発生させる乱数発生手段と、
前記スタートスイッチからのスタート信号に基づいて、前記乱数発生手段から発生される乱数値から一つの乱数値を抽選する確率抽選手段と、この確率抽選手段により抽選された乱数値により、通常確率か、通常確率より高い入賞確率の高確率かの入賞確率の判定を行い、当該判定結果が通常確率の場合には通常確率判定信号を出力するとともに、高確率の場合には高確率判定信号を出力
する確率判定手段と、
この確率判定手段からの高確率判定信号に基づいて、通常確率から高確率へ変更されたことを遊技者に報知する特定確率報知手段とを備え、
確率判定手段は、
当該確率判定手段により判定される前記通常確率における通常入賞確率データ及び前記確率判定手段により判定される高確率における高入賞確率データを記憶し、当該確率判定手段から出力される高確率判定信号の入力を条件に、当該確率判定
手段に記憶された高入賞確率データを選択し、
前記乱数発生手段から発生される乱数値から一つの乱数値を抽選し、抽選された乱数値と通常入賞確率データ若しくは高入賞確率データとに基づいて、入賞を判定し、入賞信号を出力するようにしたことを特徴とするスロットマシン。」
と補正しようとするものである。
(1)－２　そこで、当該補正事項について検討する。訂正請求書に添付された訂正明細書（補正前の訂正明細書）の５頁２３行～６頁
２１行の
「上記中央制御装置５０は、図１に示すように、・・・通常確率における通常入賞確率データと、高確率における高確率入賞確率データとからなる、いわゆる入賞確率データを記憶する入賞確率データ記憶手段５５と、前記確率判定手段５３からの通常確率判定信号の入力を条件に、前記入賞確率データ記憶手段５５に記憶された通常入賞確率データを選択するとともに、高確率判定信号の入力を条件に、前記入賞確率データ記憶手段５５に記憶された高入賞確率データを選択する確率選択手段５４と、前記乱数発生手段５２から順次発生される乱数値から一つの乱数値を抽選する入賞抽選手段５６と、この入賞抽選手段５６により抽選された乱数値と入賞確率データ記憶手段５５の通常入賞確率データ若しくは高入賞確率データとに基づいて、入賞を判定し、入賞信号を出力する入賞判定手段５９とを備えている。
【００１５】


なお、確率判定手段５３には、現状が通常確率の場合には、高確率に移行するか若しくは現状維持のままのいずれかを選び、一方、現状が高確率の場合には、通常確率に移行するか若しくは現状維持のままかのいずれかを選ぶ抽選確率データを備えている。
また、図１に示すように、中央制御装置５０のランプ点灯制御手段５７及び効果音発生手段５８と、中央制御装置５０の出力側に接続されたランプ３０及びスピーカ３１とから、通常確率から高確率に変更されたことを遊技者に報知する特定確率報知手段が形成されている。」
との記載は、補正後の全文訂正明細書５頁２２行～６頁２１行の記載と同じ中央制御装置５０について記述しているものと解される。してみると、補正後の特許請求の範囲に記載される「確率判定手段は、当該確率判定手段により判定される前記通常確率における通常入賞確率データ及び前記確率判定手段により判定される高確率における高入賞確率データを記憶し、当該確率判定手段から出力される高確率判定信号の入力を条件に、当該確率判定手段に記憶された高入賞確率データを選択し、前記乱数発生手段から発生される乱数値から一つの乱数値を抽選し、抽選された乱数値と通常入賞確率データ若しくは高入賞確率データとに基づいて、入賞を判定し、入賞信号を出力するようにした」との記載は、補正前の訂正明細書の記載と一致しないし、更にいえば、補正後の明細書の記載とも一致しない。すなわち、補正前の訂正明細書の記載によれば、確率判定手段５３は、確率抽選手段５１により抽選された乱数値により、通常確率か、通常確率より高い入賞確率の高確率かの判定を行い、当該判定結果が通常確率の場合には通常確率判定信号を出力するとともに、高確率の場合には高確率判定信号を出力するだけであって、補正後のような機能を更に有するものではない。
原告（特許権者、訂正請求人）は、訂正拒絶理由に対する意見書の中で、「確率判定手段が判定する入賞確率が高確率か低確率というときには、そこには入賞判定が行われることが含まれると考えられるからです。入賞の判定無くして、入賞確率が「高確率」であるとか「通常確率」であるとかという判定は生じません。」と主張するが、スロットマシンにおいて、入賞判定を行うことは、従来から普通に行われていると認められるが、その判定をどのような手段でどのように判定をするかは、種々考えられるところであり、その具体的手段として、補正前と補正後とでは、異なるものであることは、上述のとおりである。
よって、上記補正事項は、実質上補正前の訂正明細書の特許請求の範囲を変更するものであって、明瞭でない記載の釈明には当たらないものと認められる。したがって、上記補正事項は、訂正請求書の要旨を変更するものであって、特許法１３１条２項の規定に該当し、その余の補正事項に触れるまでもなく、上記訂正明細書の補正は認められない。
(1)－３　訂正の適否についての判断
本件訂正請求（平成１０年７月１３日）は、特許第２６２７７１５号の特許明細書を本件訂正請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを求めたものであ
って、その要旨は、
Ａ．特許請求の範囲の
「複数のリールと、これらのリールの回転を開始させるスタートスイッチと、
乱数を発生させる乱数発生手段と、
前記スタートスイッチからのスタート信号に基づいて、前記乱数発生手段から発生される乱数値から一つの乱数値を抽選する確率抽選手段と、この確率抽選手段により抽選された乱数値により、通常確率か、通常確率より高い入賞確率の高確率かの判定を行い、当該判定結果が通常確率の場合には通常確率判定信号を出力するとともに、高確率の場合には高確率判定信号を出力する確率判
定手段と、
この確率判定手段からの高確率判定信号に基づいて、通常確率から高確率へ変更されたことを遊技者に報知する特定確率報知手段とを備えたことを特徴とするスロットマシン。」
とあるのを、特許請求の範囲の減縮を目的として、
「複数のリールと、これらのリールの回転を開始させるスタートスイッチと、
乱数を発生させる乱数発生手段と、
前記スタートスイッチからのスタート信号に基づいて、前記乱数発生手段から発生される乱数値から一つの乱数値を抽選する確率抽選手段と、この確率抽選手段により抽選された乱数値により、通常確率か、通常確率より高い入賞確率の高確率かの入賞確率の判定を行い、当該判定結果が通常確率の場合には通常確率判定信号を出力するとともに、高確率の場合には高確率判定信号を出力
する確率判定手段と、
この確率判定手段からの高確率判定信号に基づいて、通常確率から高確率へ変更
されたことを遊技者に報知する特定確率報知手段と、
前記確率判定手段により判定される前記通常確率における通常入賞確率データ及び前記確率判定手段により判定される高確率における高入賞確率データを記憶する
入賞確率データ記憶手段と、
前記確率判定手段から出力される高確率判定信号の入力を条件に、前記入賞確率データ記憶手段に記憶された高入賞確率データを選択する確率選択手段と、前記乱数発生手段から発生される乱数値から一つの乱数値を抽選する入賞抽選手
段と、
前記入賞抽選手段により抽選された乱数値と前記入賞確率データ記憶手段の通常入賞確率データ若しくは高入賞確率データとに基づいて、入賞を判定し、入賞信号を出力する入賞判定手段と、を備えたことを特徴とするスロットマシン。」
と訂正し、


さらに、上記Ａの訂正に伴う明細書の明瞭でない記載の釈明を目的として、Ｂ．明細書３頁７行目の「特定確率報知手段（６０）とを備えた。」を「特定確率報知手段（６０）と、前記確率判定手段（５３）により判定される前記通常確率における通常入賞確率データ及び前記確率判定手段により判定される高確率における高入賞確率データを記憶する入賞確率データ記憶手段（５５）と、前記確率判定手段（５３）から出力される高確率判定信号の入力を条件に前記入賞確率データ記憶手段（５５）に記憶された高入賞確率データを選択する確率選択手段（５４）と、前記乱数発生手段（５２）から発生される乱数値から一つの乱数値を抽選する入賞抽選手段（５６）と、前記入賞抽選手段（５６）により抽選された乱数値と前記入賞確率データ記憶手段（５５）の通常入賞確率データ若しくは高入賞確率データに基づいて、入賞を判定し、入賞信号を出力する入賞判定手段（５９）と、を備えたことを特徴とする。」と訂正することを求めるものである。(1)－４　そこで、これらの訂正事項について検討する。訂正事項Ａについては、願書に添付した明細書及び図面に記載された発明に、「前記確率判定手段により判定される前記通常確率における通常入賞確率データ及び前記確率判定手段により判定される高確率における高入賞確率データを記憶する入賞確率データ記憶手段と、前記確率判定手段から出力される高確率判定信号の入力を条件に、前記入賞確率データ記憶手段に記憶された高入賞確率データを選択する確率選択手段と、前記乱数発生手段から発生される乱数値から一つの乱数値を抽選する入賞抽選手段と、前記入賞抽選手段により抽選された乱数値と前記入賞確率データ記憶手段の通常入賞確率データ若しくは高入賞確率データとに基づいて、入賞を判定し、入賞信号を出力する入賞判定手段」を追加したものと認められる。原告は、願書に添付した明細書の５頁５～２３行及び図１に明示されていたものであって、特許請求の範囲の減縮に当たり、実質上特許請求の範囲を拡張し変更するものではないと主張している。確かに、上記訂正事項Ａは、請求人の主張のとおり願書に添付した明細書中に記載されている。しかしながら、願書に添付した明細書及び図面に記載された発明は、入賞確率の変動を遊技者に知らせ、もって変化に富む、ゲーム性が向上したスロットマシンを提供することをその目的とするものであって、どのように入賞判定するかは、発明の対象とはなっていなかったものである。原告が主張するように、願書に添付した明細書及び図面に記載された発明において、入賞判定が行われることは含まれるとしても、そこに記載された発明では、その入賞判定はどのようなやり方であってもよかったものである。言い換えれば、そこに記載された発明は、願書に添付した明細書９頁１行～１９頁６行に記載されるスロットマシンの動作の説明（図３～６のフローチャート参照）によれば、スロットマシンにおいて、ステップ７１～７７までの動作を行い得る手段を備えていたにすぎないものであったのに対して、訂正後の発明は、ゲームスタートからゲーム終了までのすべての動作を行い得る手段を備えるものとなった。すなわち、訂正後の発明は、願書に添付した明細書及び図面に記載された発明に、その後のステップ７８～１１９を行い得る手段が追加されたものである。したがって、当該訂正は、特許請求の範囲の減縮とはいえず、実質的に願書に添付した明細書及び図面に記載された特許請求の範囲を変更するものである。
また、訂正事項Ｂは、上記訂正事項Ａの訂正に伴う訂正であるから、当該訂正事項Ｂも明瞭でない記載の釈明とは認められない。
以上のとおりであるから、本件訂正請求は、特許法１２０条の４第３項で準用する同法１２６条２項の規定に違反するので、当該訂正は認められない。
(2)　特許異議の申立てについての判断
(2)－１　本件発明
本件発明は、願書に添付した明細書及び図面の記載からみて、特許請求の範囲の請求項１に記載された次の事項によって特定されるとおりのものである。「複数のリールと、これらのリールの回転を開始させるスタートスイッチと、
乱数を発生させる乱数発生手段と、
前記スタートスイッチからのスタート信号に基づいて、前記乱数発生手段から発生される乱数値から一つの乱数値を抽選する確率抽選手段と、この確率抽選手段により抽選された乱数値により、通常確率か、通常確率より高い入賞確率の高確率かの判定を行い、当該判定結果が通常確率の場合には通常確率判定信号を出力するとともに、高確率の場合には高確率判定信号を出力する確率判
定手段と、
この確率判定手段からの高確率判定信号に基づいて、通常確率から高確率へ変更されたことを遊技者に報知する特定確率報知手段とを備えたことを特徴とするスロットマシン。」
(2)－２　引用刊行物
(2)－２－１　異議手続において通知のあった取消理由に引用した刊行物１（「パチスロ完全攻略事典」PART５、株式会社日本文芸社、平成２年８月３０日発行、１９６～２０１頁「アラジン」）には、
「アラジンでは、すべての役のフラグが立つか立たないかは、コインを投入してスタートレバーをたたいたタイミングで決まる。
・・・
コンピュータ内部では、ほとんど常に数字の計算が行われ、レバーがたたかれた瞬間に、コンピュータが計算していた数字が選ばれる。その数字が、ある役の当たりならその役のフラグが立ち、当たりでなければフラグは立たない。つまり、コンピュータからの数字１個１個には、おのおのの役の当たりはずれの役割があり、レバーをたたくたびに、当たりはずれの抽選をしているのと同じなのである。
・・・
アラジンのコンピュータが計算している数字は２通りある。１つは、ビッグチャンス、レギュラーボーナス、シングルボーナス、および小役のフラグの判定用の数字で、範囲は１～６５５３５となっている。これを乱数Ａ（誤記と認められる。正しくはＢである。）とする。
もう１つは、シングルボーナスの集中役のフラグの判定のための専用の数字で、範囲は０～６５５３５。これを乱数Ｂ（誤記と認められる。正しくはＡである。）とする。
アラジンのコンピュータでは、まず最初にシングルボーナスの集中役の判定を行い、次にほかの役の判定に進む。
・・・
表１からわかるように、アラジンでは、乱数Ｂによる判定に設定するごとの差が出ていない。シングルボーナスの集中役の確率によって、設定に明確な違いが出てくるのである。
・・・
シングルボーナスの集中役の最中での、乱数Ｂの中での役のフラグの成立確率は以下のようになる。
①ビッグチャンス……通常時と同じ約０．２４３％


②レギュラーボーナス……通常時と同じ約０．２８４％③シングルボーナス……通常時の約１０倍の約１６．６６％④小役……８枚小役は通常より低い約６．６７％。５・７枚チェリーは通常と同じ約０．５０％。単チェリーは通常の約１００倍の約４９．９０％。──以上のように、シングルボーナスと単チェリーの確率が、通常より大きく上昇するのである。」（１９７頁下段３行～１９８頁下段７行、１９８頁表１、１９９頁表２）
と記載されている。
また、１９６頁には、複数のリールを備えるスロットマシン「アラジン」の写真が掲載されている。
(2)－２－２　同刊行物２（「パチスロ完全攻略事典」PART５、株式会社日本文芸社、平成２年８月３０日発行、１４８～１５１頁「ベンハー」））には、「⑤小役の集中役……前記のチェリーを含む小役が６０回の間にひんぱんに取れる役のことを指す。今までの役のように特定の絵柄が並んで始まるというものではない。ベルの小役が出たあと、この役にはいったり入らなかったりする。この役が成立した場合、台の正面右側のCONGRATULATIONのＬＥＤが６個点灯し、１０ゲームを消化するたびに１個ずつ消えていく。全部で６０回のゲームの間、この役が継続する。」（１４９頁下段１５行～１５０頁上段第９行）、「①完全確率方式のため、天井はなく、まだビッグチャンスその他の役も、純粋にレバーを叩いたときの運のよし悪しで決まる。」（１５１頁上段４～８行）と記載されている。(2)－２－３　同刊行物３（「パチスロ完全攻略事典」PART５、株式会社日本文芸社、平成２年８月３０日発行、１４０～１４３頁「ガリバー」）には、「シングルボーナスの集中役、またの名をＪＡＣパニックというが、これは約５回のゲームにつき１回の割合でシングルボーナスが出るという役だ。通常ゲーム中の確率の、ちょうど１０倍になる。
シングルボーナスの集中役というのは、遊技中においてはなかなかわかりにくく、台の上方につけられた別個のランプを点灯させて知らせるようにする店が多い。
・・・
集中役の判定には、ほかの役で用いられた乱数Ｘとは、まったく無関係の乱数Ｙが使われる。」（１４２頁中段５行～同頁下段１３行）と記載されている。
(2)－２－４　同刊行物４（特開昭６２－１２７０８６号公報）には、「①周面に複数個の絵柄が配列された複数のドラムと、それぞれドラムを駆動するための駆動手段と、駆動手段が始動する毎に特定の入賞の条件を向上させるための抽選を行う抽選手段と、抽選結果に応じて前記駆動手段の動作を制御して特定の入賞の条件を向上させるための入賞条件向上手段と、抽選結果を遊戯者に報知する報知手段とを具備して成るスロットマシン。
・・・
④前記報知手段は、表示手段や発音手段を含んでいる特許請求の範囲第１項記載のスロットマシン。」（特許請求の範囲）、
「今メダルの投入および始動レバー６の操作によりドラム１ａ、１ｂ、１ｃが一斉始動すると、まずＣＰＵ２７はＲＯＭ２８に予め格納してある乱数テーブルより任意の乱数を取り込んで、抽選処理を開始する（ステップ２１、２２）。この抽選処理は、乱数値がＲＡＭ２９にセット済みの設定値と一致するか否かを判定し、もしこれが一致するとき、ボーナスゲームにかかる絵柄配列が生じ易いような停止制御を、各ドラムに対し与えるものである。なお前記の設定値は、例えばその数を自由に変更できるようになっており、これによりボーナスゲームの発生頻度を適宜に調整し得る。そしてこの抽選により一致判定があると、ステップ２３が“ＹＥＳ”となり、ステップ２４で抽選結果表示ランプ３０による発光および音声発生部２３による発音の各動作が実施される。」（４頁左上欄１～１７行、第１、６図）と記載されている。
(2)－３　判断
本件発明と上記刊行物１に記載された発明（引用発明）とを対比すると、引用発明における「スタートレバー」、「コンピュータが計算している数字」、「レバーがたたかれた瞬間に、コンピュータが計算していた数字が選ばれる（こと）」、「シングルボーナス」、「シングルボーナスの集中役の判定を行う（こと）」が、本件発明における「スタートスイッチ」、「乱数」、「確率抽選手段」、「通常確率より高い入賞確率の高確率」、「確率判定手段」に相当することは明白である。また、引用発明が、複数のリールを備えるスロットマシンであることも明白であり、引用発明におけるスタートレバーをたたくと、当該複数のリールの回転が開始されることも明白である。してみれば、両者は、複数のリールと、これらのリールの回転を開始させるスタートスイッチと、乱数を発生させる乱数発生手段と、前記スタートスイッチからのスタート信号に基づいて、前記乱数発生手段から発生される乱数値から一つの乱数値を抽選する確率抽選手段と、この確率抽選手段により抽選された乱数値により、通常確率か、通常確率より高い入賞確率の高確率かの判定を行い、当該判定結果が通常確率の場合には通常確率判定信号を出力するとともに、高確率の場合には高確率判定信号を出力する確率判定手段とを備えたスロットマシンである点で一致し、本件発明が、確率判定手段からの高確率判定信号に基づいて、通常確率から高確率へ変更されたことを遊技者に報知する特定確率報知手段を備えているのに対して、引用発明はこの手段を備えていない点で相違する。
上記相違点について検討する。刊行物２には、小役の集中役が成立した場合（本件発明における「通常確率から高確率へ変更された」場合に相当する。）にＬＥＤが点灯することが、刊行物３には、シングルボーナスが出た場合に台の上方につけられた別個のランプを点灯させて知らせるようにすることが、それぞれ開示されている。また、刊行物４には、光及び音による報知手段が開示されている。本件発明、引用発明及び刊行物２～４に記載される発明は、いずれもスロットマシンという同一の技術分野に属する技術であり、したがって、引用発明に刊行物２～４に記載される発明を適用して本件発明のように構成することは、当業者であれば容易に想到し得るものと認められる。そしてその奏する作用効果も、引用発明及び刊行物２～４に開示されるものの和を越えるものではない。
(2)－４　むすび
以上のとおりであるから、本件発明は、上記引用発明及び刊行物２～４に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項１に係る特許は特許法２９条２項の規定に違反してされたものである。すなわち、本件発明の特許は拒絶の査定をしなければならない特許出願に対してされたものと認める。
したがって、本件請求項１に係る特許は、平成６年法律第１１６号附則１４条の規定に基づく、平成７年政令第２０５号４条１項及び２項の規定により、取り消すべきものである。


第３　原告主張の決定取消事由
決定は、引用発明の「シングルボーナス集中役の判定を行う（こと）」が本件発明の「確率判定手段」に相当すると認定した上で、一致点の認定において「・・・確率判定手段とを備えたスロットマシンである点で一致し」と認定したが、誤りである。決定は、この誤った認定に基づいて本件発明の進歩性を誤って否定したものである。
１　本件発明の「確率判定手段」は、本件発明の要旨にあるとおり、「確率抽選手段により抽選された乱数値により、通常確率か、通常確率より高い入賞確率の高確率かの判定を行い、当該判定結果が通常確率の場合には通常確率判定信号を出力するとともに、高確率の場合には高確率判定信号を出力する」という構成を備えている。
つまり、「確率判定手段」は、具体的には、スタートスイッチの操作時の確率に応じて（毎回遊技ごと）に、判定時の確率が通常確率のときには、このまま通常確率を維持するのか、高確率となるのかを判定し、逆に、判定時の確率が高確率のときには、このまま高確率を維持するのか、通常確率となるのかを判定することを内容とする。
一方、引用発明の「シングルボーナス集中役の判定を行う（こと）」には、本件発明の「確率抽選手段」の具体的構成である、「判定時の確率が通常確率のときには、このまま通常確率を維持するのか、高確率となるのかを判定する」構成を備えているが、「判定時の確率が高確率のときには、このまま高確率を維持するのか、通常確率となるのかを判定する」という構成を有していない。２　刊行物１には、決定が認定するとおり次の事項の記載がある。（１）「もう１つは、シングルボーナスの集中役のフラグの判定のための専用の数字で、範囲は０～６５５３５。これを乱数Ｂ（誤記と認められる。正しくはＡである。）とする。
アラジンのコンピュータでは、まず最初にシングルボーナスの集中役の判定を行い、次にほかの役の判定に進む。」
（２）「シングルボーナスの集中役の最中での、乱数Ｂの中での役のフラグの成立確率は以下のようになる。
①ビッグチャンス……通常時と同じ約０．２４３％
②レギュラーボーナス……通常時と同じ約０．２８４％③シングルボーナス……通常時の約１０倍の約１６．６６％④小役……８枚小役は通常より低い約６．６７％。５・７枚チェリーは通常と同じ約０．５０％。単チェリーは通常の約１００倍の約４９．９０％。──以上のように、シングルボーナスと単チェリーの確率が、通常より大きく上昇するのである。」
（１）の記載は、「シングルボーナスの集中役のフラグの判定」を行う乱数に関する記述と理解され、（２）の記載は、「シングルボーナスの集中役の最中での、乱数Ｂにおける役のフラグの成立確率」に関する記述と理解され、シングルボーナス集中役の最中では、特定の役の確率が上昇する旨が説明され、加えて「表２」において、設定１～６における「シングルボーナスの集中役の確率」が示されている。
３　上記（１）、（２）の二つの記載を要約すると、「乱数を用いて、シングルボーナスの集中役のフラグの判定を行い、シングルボーナスの集中役は、表２に記載されている確率で判定され、シングルボーナスの集中役の最中では、特定の役の確率が通常よりも大きく上昇する。」と理解される。
そして、このような記載を総合すると、まず、決定の引用する刊行物１には、どのような状態で、シングルボーナスの集中役の判定を行っているのかについての明確な記述はないと理解され、ひいてはシングルボーナスの集中役の最中において、シングルボーナスの集中役の判定を行っているか否かについては、明確に記載されていないといえる。
したがって、引用発明には、本件発明の「確率判定手段」における、「判定時の確率が高確率のときには、このまま高確率を維持するのか、通常確率となるのかを判定する」構成が記載されていないといえる。
４　仮に、シングルボーナスの集中役の最中に、シングルボーナスの集中役の判定を行っていると仮定すると、その確率は表２に従うこととなると理解される。例えば、設定１におけるシングルボーナスの集中役の確率は、１／６５５４なので（刊行物１の１９９頁表２）、まず、シングルボーナス集中役となり、そのシングルボーナス集中役における最初のゲームで、次回の遊技がシングルボーナスの集中役と判定される確率は、「１／６５５４＊１／６５５４＝１／４２９５４９１６」ということとなり、シングルボーナス集中役の状態が２ゲーム継続する確率は、１／４２９５４９１６という極めて非現実的な数値となる。このような非現実的確率でしか存在しないシングルボーナスの集中役が連続して判定されることをもって、刊行物１が、アラジンなるスロットマシンに、シングルボーナスの集中役が存在すると説明しているとは考え難い。また、このようにほとんど連続しないシングルボーナスの集中役の説明中に、「シングルボーナスの集中役は、・・・・・、平均で２６７回続く。」（刊行物１の１９９頁上段８行～１１行）との記載があるのも矛盾する。むしろ、継続的に続くのが原則であって、シングルボーナスの集中役を終了する判定は何か別の方法をもって行っていると理解される。
このため、刊行物１には、シングルボーナス集中役の最中に、シングルボ一ナスの集中役の判定を行っているか否かは全く記載されていないものと理解することができる。
第４　決定取消事由に対する被告の反論
１　原告は、引用発明は、本件発明の「確率判定手段」に相当する構成を備えていないと主張する。
しかし、刊行物１には「アラジンのコンピュータでは、まず最初にシングルボーナスの集中役の判定を行い、次にほかの役の判定に進む。」（１９８頁上段３１行～同頁中段１行）と記載されており、引用発明は、まず最初に、乱数Ａから選ばれた数字が、シングルボーナスの集中役という役に当たっているか否かを判定していることは明白である。
２　シングルボーナスの集中役に当たると、乱数Ｂから選ばれた数字が当たる確率が高確率になることは、刊行物１の１９８頁中段９行～下段８行の記載から明らかであり、１９８頁下段９～１８行の記載は、次のゲームにおいて、乱数Ａで選ばれた数字が、前回のゲームで立っているフラグと同じ役のフラグを立てるものであると、シングルボーナスの集中役が終了する（パンクする）ことを示しているものであり、このことは、シングルボーナスの集中役の判定を行った結果、シングルボーナスという高確率から通常確率へ確率が移行することを示唆している。さらにいえば、乱数Ａで選ばれた数字が、同じ役のフラグが立てるものでなければ、シングルボーナスの集中役は終わらない（すなわち、シングルボーナスという高確率が維持される）ことを示唆している。
したがって、「引用発明における「シングルボーナスの集中役の判定を行う（こと）」が、本件発明における「確率判定手段」に相当することは明白である。」とした決定の判断に誤りはない。


３　なお、決定において、「引用発明における「シングルボーナス」が、本件発明における「通常確率より高い入賞確率の高確率」に相当する。」としたのは誤りで、「引用発明における「シングルボーナスの集中役」が、本件発明における「通常確率より高い入賞確率の高確率」に相当する。」とすべきであった。
第５　当裁判所の判断
１　本件発明について
(1)　本件明細書の記載事項
甲第７号証（本件発明の平成７年１２月１８日付け手続補正書）によれば、本件発明について、明細書に次のとおりの記載があることが認められる（別紙本件発明実施例図面参照）。
【０００１】
【産業上の利用分野】この発明は、スロットマシンに関し、特に入賞確率の変動を遊技者に報知させるようにしたものである。
【０００２】
【従来の技術】従来、この種のスロットマシンとしては、複数のリールと、これらのリールの回転を開始させるスタートスイッチと、乱数を順次発生させる乱数発生手段と、前記スタートスイッチからのスタート信号に基づいて、前記乱数発生手段から順次発生される乱数値から一つの乱数値を抽選する確率抽選手段と、この確率抽選手段により抽選された乱数値により、通常確率か、通常確率より高い入賞確率の高確率かの判定を行い、当該判定結果が通常確率の場合には通常確率判定信号を出力するとともに、高確率の場合には高確率判定信号を出力する確率判定手段と、・・・メダルを払い出すメダル払出手段とを備えていたものが知られていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかし、上記した従来のスロットマシンでは、通常確率から高確率へ変更された際、スロットマシンの内部で入賞確率が変更されるだけで、高確率に移行した事実は表示されないため、遊技者は通常確率若しくは高確率のいずれの状態で遊技中なのか判断することができなかった。したがって、高確率に移行しても、面白味に欠けるという問題点があった。【０００４】そこで、請求項１記載の発明は、上記した従来の技術の有する問題点にかんがみてなされたものであり、その目的とするところは、入賞確率の変動を遊技者に知らせ、もって変化に富む、ゲーム性が向上したスロットマシンを提供しようとするものである。
【０００７】これにより、遊技者は現在の遊技状態の設定確率が通常確率若しくは高確率のいずれに設定されているか、即座に知ることができる。【００１９】そして、当該判定結果が通常確率の場合には、確率判定手段53は、通常確率判定信号をランプ点灯制御手段57、効果音発生手段58及び確率選択手段54に出力する。これに対して、当該判定結果が高確率の場合には、確率判定手段53は、高確率判定信号をランプ点灯制御手段57、効果音発生手段58及び確率選択手段54に出力する。
【００６２】
【発明の効果】本発明は、以上のように構成されているので、以下に記載されるような効果を奏する。
請求項１記載の発明によれば、特定確率報知手段を設けることで、入賞確率の変動を遊技者に知らせ、もって変化に富む、ゲーム性が向上したスロットマシンを提供することができる。
(2)　これらの記載によれば、確率抽選手段により抽選された乱数値により、通常確率か、通常確率より高い入賞確率かの判定を行い、確率判定信号に基づき入賞確率データを選択するようなスロットマシンは従来から知られていたが、通常確率から高確率へ変更された際、高確率に移行した事実が表示されないため、遊技者が通常確率・高確率のいずれの状態なのか判断できず、面白みに欠けるという問題点があったことにかんがみ、本件発明の構成が採択されたものであり、本件発明のスロットマシンは、通常確率から高確率に変更されたことを遊技者に報知する特定確率報知手段（実施例におけるランプ、効果音発生手段）を備えたものであるということができる。
２　決定取消事由に対する判断
(1)　決定は、引用発明の「シングルボーナス」が本件発明の「通常確率より高い入賞確率の高確率」に相当すると認定しているが、ここでいう引用発明の「シングルボーナス」が「シングルボーナスの集中役」の誤記であることは、被告も自認するとおり自明のことと認められる。
(2)　甲第２号証によれば、引用発明の「シングルボーナスの集中役」であるかどうかの判定につき、刊行物１には以下の記載があることが認められる。①「もう１つは、シングルボーナスの集中役のフラグの判定のための専用の数字で、範囲は０～６５５３５。これを乱数Ａ（刊行物１には「Ｂ」とあるが、「Ａ」の誤記であることは決定認定のとおりと認める。）とする。アラジンのコンピュータでは、まず最初にシングルボーナスの集中役の判定を行い、次にほかの役の判定に進む。」（１９８頁上段２６行～中段１行）②「乱数Ａによって判定されるシングルボーナスの集中役の確率を、左ページの表２に示した。」（１９８頁中段１２～１４行）
③上記②の「左ページの表２」が１９９頁にあり、「シングルボーナスの集中役の確率」と題して、設定が１～６まであり、各設定ごとに異なる確率が記載されており、例えば設定１では確率が０．０１５３％（１／６５５４）と記載されている。
④「シングルボーナスの集中役は、乱数Ａで再度同じ役のフラグが立つか、乱数Ｂでビッグチャンスを当てた場合に終了する。レギュラーボーナスは終了しない。シングルボーナスの集中役中に、再度同じ役のフラグが立つ（つまりパンクする）確率は、全設定共通に約０．１３％となっている。」（１９８頁下段９～１８行）
(3)　引用発明において、スタートスイッチの操作時の状態が、シングルボーナスの集中役である状態とそうでない状態の２種類あることは自明である。そして、前記④はシングルボーナスの集中役の終了についての記載であり、「シングルボーナスの集中役中に」との記載があることからも、スタートスイッチの操作時の状態が、シングルボーナスの集中役である状態である場合に、全設定共通に乱数Ａにより確率約０．１３％でシングルボーナスが終了、すなわち約９９．８７％の確率でシングルボーナスの集中役が継続するように、確率判定を行っているものと認めることができる。
(4)　そして、前記③の表２に記載された確率は、前記④に記載の確率と異なるものであるから、表２は④とは異なる状態、すなわち、スタートスイッチの操作時の状態が、シングルボーナスの集中役でない状態における確率を記載したものと解するほかはなく、したがって、前記②の「乱数Ａによって判定されるシングルボーナスの集中役の確率」も、前回の操作終了時においてシングルボーナスの集中役でない状態における確率と解すべきである。
そうすると、前記①は、前記②と④を併せ意味する記載であり、スタートスイッチの操作時の状態のいかんにかかわらず、乱数Ａによってシングルボーナスの集中役のフラグの判定、すなわち、本件発明における確率判定を行う旨を記載したものと認めるべきである。


平成１３年（行ケ）第５８７号　審決取消請求事件
平成１６年１月２９日口頭弁論終結
判　　　　決
原　　　　　　告　　　　　大日本除蟲菊株式会社
訴訟代理人弁護士　　　　　赤　尾　直　人
訴訟代理人弁理士　　　　　萼　　　経　夫
同　　　　　　　　　　　　中　村　壽　夫
同　　　　　　　　　　　　加　藤　　　勉
被　　　　　　告　　　　　アース製薬株式会社
訴訟代理人弁護士　　　　　吉　原　省　三
同　　　　　　　　　　　　小　松　　　勉
同　　　　　　　　　　　　三　輪　拓　也
同　　　　　　　　　　　　竹　田　吉　孝
訴訟代理人弁理士　　　　　朝比奈　宗　太
同　　　　　　　　　　　　秋　山　文　男
主　　　　文
特許庁が平成１０年審判第３５２７６号事件について平成１３年１１月３０日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
主文と同旨
２　被告
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
被告は，発明の名称を「加熱蒸散殺虫方法」とする特許第２１３５３０８号（昭和５９年１月３１日に出願した特願昭５９－１６７６０号（以下「原出願」という。）の一部を平成３年５月１３日に新たな特許出願（以下「本件出願」という。）としたもの。平成１０年３月１３日設定登録。以下「本件特許」という。発明の数は１である。）の特許権者である。
原告は，平成１０年６月１８日，本件特許を無効にすることについて審判の請求をした。
特許庁は，これを，平成１０年審判第３５２７６号として審理し，その結果，平成１３年１１月３０日に，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同年１２月１２日にその謄本を原告に送達した。
２　特許請求の範囲（請求項１）
「殺虫液中に吸液芯の一部を浸漬して該芯に殺虫液を吸液させると共に，該芯の上部を間接加熱して吸液された殺虫液を蒸散させる加熱蒸散殺虫方法において，殺虫液に含まれる殺虫剤としてピレスロイド系殺虫剤を用い，殺虫液に含まれる溶媒として脂肪族系の溶剤を含み且つ以下に記載の発熱体及び吸液芯の表面温度で蒸散するものを用い，前記吸液芯として以下に記載の発熱体及び吸液芯の表面温度での使用が可能であるものを用い，表面温度が７０～１５０℃の発熱体にて上記芯の上部を表面温度が６０～１３５℃となる温度に間接加熱することを特徴とする加熱蒸散殺虫方法。」（以下「本件発明」という。）
３　審決の理由
別紙審決書の写し記載のとおりである。要するに，①本件特許の出願過程においてなされた平成３年６月１１日付け手続補正（以下「補正１」という。），平成６年９月５日付け手続補正，平成９年８月２６日付け手続補正は，いずれも適法になされたものであるから，本件出願の出願日は原出願の出願日である昭和５９年１月３１日とみなされ，その結果，甲第３号証（原出願の公開特許公報。以下「甲３文献」という。），第４号証（本件出願の公開特許公報。以下「甲４文献」という。）は，本件出願前に頒布された刊行物には当たらないので，これらを根拠に本件発明に特許法２９条１項を適用することはできない，②本件出願の願書に添付した明細書（本訴甲第２号証の１，２はその内容を示す出願公告公報及びその訂正公報である。以下，願書に添付した図面と併せて「本件明細書」という。）に，請求人の主張する記載不備はない，③本件発明は，特開昭５５－５７５０２号公報（審判甲第５号証。本訴甲第２３号証。以下「甲２３文献」という。）から，当業者が容易に想到し得たものとすることはできない，④本件発明は，甲２３文献及び昭和４１年当時に中外製薬株式会社によって販売されていた「バルサン電気蚊とり器」の商品名による電気蚊とり器から，当業者が容易に想到し得たものとすることはできないとして，原告主張の無効事由をすべて排斥するものである。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
審決は，①補正１が明細書の要旨を変更するものであるにもかかわらず，誤って，変更するものではないとの誤った判断をし，その結果，本件出願に係る出願日の認定を誤り，②本件明細書に記載不備があるにもかかわらず，記載不備はないとの誤った判断をし，③本件発明が進歩性を欠如するものであるにもかかわらず，進歩性を欠如するものではないとの誤った判断をしたものであり，これらの誤りが，それぞれ結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，違法として取り消されるべきである。
上記各取消事由のうち，要旨変更について述べると，次のとおりである。
１　信義則違反について
被告は，後記別件審決が既に確定している以上，原告が上記要旨変更の主張をすることは信義則に違反する，と主張する。


しかしながら，原告は，本件特許を無効にするためには，本件特許に基づく侵害訴訟において，要旨変更を認めて，同特許につき無効理由が存することは明白であるとした確定判決（甲第２１，第２２号証参照）の判断と明らかに矛盾する，本件の審決の方を取り消せば足りるから，別件審決に対する取消訴訟を提起することは必要不可欠なことではない，と判断して，本件の審決に対する取消訴訟の提起を選択し，別件審決に対しては取消訴訟を提起しなかったにすぎない。原告が別件審決を確定させたということは，決して，原告が同審決の認定判断を是認したということを意味するものではない。
被告の主張は，何らかの関連する争点，又は共通する争点についてある審決において認定判断が行われた場合には，同審決に対する取消訴訟を提起しなければ，他の審決に対する取消訴訟においては，共通又は関連する事項に関する主張を行うことが許されなくなる，とするものであり，独自の議論という以外になく，採用し得ないことが明らかである。
被告は，原告の主張は，出願日について，別件審決において判断された事項について，主張を蒸し返すものである，と主張する。しかし，別件審決の確定によって定まったのは，本件出願に係る出願日を出願の分割が行われた平成３年５月１３日とはしない，ということにすぎない。このことと，本件出願に係る出願日を補正１が行われた平成３年６月１１日とみなすことができるか否かとは，明らかに別異の事項である。主張の蒸し返しであるとの主張は当たらない。
２　要旨変更について
(1)　審決は，補正１が明細書の要旨を変更するものであるか否かについて，「上記ａ）に記載された「吸液芯（１）を支持するための芯支持体（２）を有する殺虫剤液収容容器（３）と，上記容器内にその上部を突出して挿入された吸液芯（１）」は，殺虫剤液の中に吸液芯が一部浸漬され，その吸液芯に殺虫液が吸液されるものであるから，「殺虫液中に吸液芯の一部を浸漬して該芯に殺虫液を吸液させる」に相当し，ａ）に記載された「その上側面部に間接的に加熱するための中空円板状発熱体」は，「芯の上部を間接加熱して吸液された殺虫液を蒸散させる加熱蒸散殺虫方法」とするためのものであり，上記ｂ）の「通常約７０～１５０℃，好ましくは１３５～１４５℃の範囲の発熱体表面温度とされ，これは吸液芯表面温度約６０～１３５℃に相当する」旨の記載は，「表面温度が７０～１５０℃の発熱体にて上記芯の上部を表面温度が１３５℃以下となる温度に間接加熱すること」と同じ意味であり，上記ａ）の記載の装置を用いて上記ｂ）の加熱蒸散方法を行うのは，当初明細書の記載から明らかであるから，「補正１」の請求項１に係る発明は，「当初明細書に記載した事項の範囲内において特許請求の範囲を増加し減少し又は変更する補正」に該当する」（審決書１９頁１１行～２５行）から，適法になされたものであり，要旨変更には当たらない，と判断した。しかし，この判断は誤りである。
(2)　補正手続において要旨変更が生じているか否かの判断は，単に双方の明細書の記載を形式的・部分的に比較するだけではなく，実質的に発明の本質又は実体に変動があるか否かを比較して，すべきであり，補正前後の明細書に記載された目的及び効果との関連で補正前後の構成を総合的に検討した上で，すべきである。
ア　構成について
本件出願の願書に昀初に添付した明細書及び図面（以下，併せて「分割当初明細書」という。甲第４号証１頁～１１頁はその内容を示す公開特許公報である。）においては，３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシトルエン（以下「ＢＨＴ」という。）等の特定の化合物を配合したことを特徴とする吸液芯用殺虫液組成物を発明の対象としている（特許請求の範囲。以下，この特許請求の範囲に記載された化合物を総称して「ＢＨＴ等」という。）。
分割当初明細書の発明の詳細な説明中には，発熱体表面温度及び吸液芯上部の表面温度に関し，「本発明組成物を上記装置に適用して殺虫を行う方法は，従来のこの種装置の利用法と同様でよく，本発明組成物が吸液芯より蒸散し得る適当な温度に吸液芯を加熱すればよい。該加熱温度は，殺虫剤の種類等に応じて適宜に決定され，特に限定されないが，通常約７０～１５０℃，好ましくは１３５～１４５℃の範囲の発熱体表面温度とされ，これは吸液芯表面温度約６０～１３５℃，好ましくは約１２０～１３０℃に相当する。」（段落【００１９】）との記載がある。ここにいう「本発明組成物」が，分割当初明細書の特許請求の範囲に記載されたＢＨＴ等を配合した吸液芯用殺虫液組成物を指すことは，明らかである。補正１の請求項１は，「殺虫液中に吸液芯の一部を浸漬して該芯に殺虫液を吸液させると共に，該芯の上部を間接加熱して吸液された殺虫液を蒸散させる加熱蒸散殺虫方法において，表面温度が７０～１５０℃の発熱体にて上記芯の上部を表面温度が１３５℃以下となる温度に間接加熱することを特徴とする加熱蒸散殺虫方法。」というものであり，これに係る発明（以下「補正発明」という。）は，
いわゆる間接加熱による加熱蒸散殺虫方法において，
ａ　発熱体の表面温度を７０～１５０℃とし，
ｂ　吸液芯上部の表面温度を１３５℃以下とする，
ことを要件としている。
補正発明における上記ａの発熱体の表面温度及びｂの吸液芯上部の表面温度は，いずれも，分割当初明細書の段落【００１９】に記載された上記の発熱体の温度範囲及び吸液芯表面の温度範囲を包摂している。しかし，分割当初明細書に記載された上記発熱体の温度範囲及び吸液芯上部の表面温度の要件は，ＢＨＴ等を配合した吸液芯用殺虫液組成物についてのものであるのに対し，補正発明における上記ａ，ｂの温度範囲の要件は，ＢＨＴ等の配合をしていない吸液芯用殺虫液組成物の場合も含んでいる。補正発明のこのような構成は，分割当初明細書に記載されていない構成を包含していることが明らかである。
イ　作用効果について


分割当初明細書には，ＢＨＴ等から選ばれた少なくとも一種の化合物を配合することを特徴とする吸液芯用殺虫液組成物を採用することによって，①吸液芯の目づまりを防止し，吸液芯の長寿命化を可能とすること，②殺虫剤の蒸散性（及び揮散率）を向上させ，長時間にわたって優れた殺虫効果を持続発揮させる，との作用効果について記載されている（以下，上記①，②の作用効果を，合わせて「本件作用効果」ということがある。）。しかし，分割当初明細書には，ＢＨＴ等の添加の有無にかかわらず，吸液芯表面及び発熱体表面の温度を前記ａ，ｂの範囲内に設定することによって，本件作用効果を発揮するとの記載はない。これに対し，補正１に係る明細書（甲４号証の１２頁～２０頁。以下「補正明細書」という。）には，補正発明について，「本発明方法は上記特定の吸液芯用殺虫液組成物を吸上式加熱蒸散型殺虫装置に利用することによって，吸液芯の目づまりを惹起せず，該芯の長寿命化を可能とすると共に，これに基づいて殺虫剤の蒸散性（揮散量及び有効揮散率）を顕著に向上でき，長時間に亘って優れた殺虫効果を持続発揮させ得る。」（段落【０００８】）との記載がある。ここにいう本発明方法には，ＢＨＴ等を添加しない吸液芯用殺虫液組成物を吸上式加熱蒸散型殺虫装置に利用する場合も含まれることは上記のとおりである。補正明細書は，このような殺虫液組成物を用いた場合にも本件作用効果を発揮するとしている。補正発明の前記ａ，ｂの温度範囲にある場合において，ＢＨＴ等を配合した場合はもとより，ＢＨＴ等を配合していない場合についても，本件作用効果が発揮されることが当業者に自明な技術事項であるということはできない。このように，分割当初明細書に記載された発明は，ＢＨＴ等を添加することによって，本件作用効果を発揮させることを基本的技術思想としているのに対し，補正発明は，ＢＨＴ等の配合の有無にかかわらず，本件作用効果を発揮し得ることを基本的技術思想としており，双方の発明は，本質及び実体において相違している。
ウ　実施例について
分割当初明細書は，第１表及び第２表（判決注・本判決添付の別表Ａ参照）において，ＢＨＴ等を配合した実施例１ないし６４による殺虫液組成物と，ＢＨＴ等を配合していない比較例１ないし１４による殺虫液組成物との加熱蒸散時間を対比し，これによってＢＨＴ等の配合による作用効果を示している。比較例１ないし１４は，本件作用効果を奏しない例として扱われている。これに対し，補正明細書の第１表及び第２表（本判決添付の別表Ｂ参照）においては，上記比較例１ないし１４は実施例１ないし１４として記載され，本件作用効果を奏する例として扱われている。
分割当初明細書においては，比較例１ないし１４については，本件作用効果を発揮しているとみることはできないとされている。それにもかかわらず，補正明細書において，これと同じものにつき，本件作用効果を発揮しているとの評価が行われるのは，作用効果に関する基準を変更したからである。補正明細書では，ＢＨＴ等を添加せずに，プラレトリンの１ｗｔ％を沸点２４０～２７０℃／７６０ｍｍＨｇの脂肪族炭化水素（ＢＤ）中に溶解した殺虫剤溶液について，発熱体表面温度及び吸液芯表面温度をいろいろと設定し，１０時間～２００時間の間における殺虫剤揮散量を示し，補正発明の作用効果を裏付けようとしている（甲第４号証１９頁～２０頁。段落【００３６】～【００３８】，第３表）（別表Ｂ参照）。
補正明細書の第３表に記載された「本発明」（実施例）には，ＢＨＴ等は配合されていないから，同実施例の構成は，分割当初明細書では，その目的効果を達成し得る構成には該当しない。補正明細書の第３表に記載された実施例は，分割当初明細書の第２表の実施例１ないし６４に比べ，揮散量が２００時間を経過した段階において，極めて低い値を呈しており（第２表の実施例１～６４では，３．３７ｍｇ／ｈｒ～７．６２ｍｇ／ｈｒであるのに対し，上記第３表の実施例は，１．１４ｍｇ／ｈｒ及び１．０７ｍｇ／ｈｒにすぎない。），上記第２表の比較例１～１４（１．１７ｍｇ／ｈｒ～２．５６ｍｇ／ｈｒである。）と同程度にすぎない。第３表による実施例に関する記載は，分割当初明細書においては，本来の作用効果を発揮し得ないものとされ，発明の対象ではないものとされていた吸液芯用殺虫液組成物までも，補正１により，発明として包摂するに至ったことを意味している。
(3)　以上のとおりであるから，補正１が明細書の要旨を変更するものであることは明らかである。
第４　被告の反論の要点
１　信義則違反


原告は，本件特許について平成１２年１０月１０日に別件の無効審判の請求をした（無効２０００－３５５４５事件）。特許庁は，同事件について，平成１３年９月１３日に，同審判請求は成り立たない，との審決（乙第５号証。以下「別件審決」という。）をし，同審決は確定した。同事件においては，本件特許についての分割出願の適法性が争われ，別件審決は，本件特許に係る発明が原出願の願書に昀初に添付した明細書（以下，「原出願当初明細書」という。）や本件特許の分割出願当時の原出願の明細書（以下，「原出願分割直前明細書」という。）に記載されている，などとして，分割出願は適法である，と判断し，原告の主張を斥けた。別件審決の上記判断には，特許法１６７条類似の効力が生じており，原告は，争訟手続における信義則上，本件発明が原出願当初明細書や原出願分割直前明細書に記載されていないとの主張をすることは許されないというべきである。分割当初明細書の発明の詳細な説明の記載内容は，原出願当初明細書及び原出願分割直前明細書の記載内容と実質的に同一であり，補正発明も本件発明と実質的に同一であるから，本件訴訟において，補正１が分割当初明細書に記載されておらず，要旨を変更するものであると主張することは，確定した別件審決においてなされた上記判断を実質的に争うものであって，信義則に反し許されない。別件審決において，分割出願が不適法であり出願日が繰り上がらないので，原出願の公開公報によって本件発明の新規性が失われているという原告の主張は認められず，同審決は確定している。本件訴訟において，補正１が要旨変更であり出願日が繰り上がらないので，原出願の公開公報（甲第３号証）によって新規性が失われたと主張するのは，主張の蒸し返しであり，許されない。
２　要旨変更について
補正１は，分割当初明細書の範囲内において補正をするものであるから，分割当初明細書の要旨を変更するものではない。
(1)　分割当初明細書（甲第４号証）には，次のとおり補正１にかかる事項が記載されている。
ア　技術背景（段落【０００３】，【０００４】）
段落【０００３】，【０００４】には，従来，「加熱によって」殺虫液剤を構成する溶剤が速やかに揮散し，殺虫液が次第に濃縮され，樹脂化したり，吸液芯が燻焼したりして，目詰まりを起こし，引き続く殺虫液の吸い上げ蒸散を不能としていたため，長期にわたる持続効果は発揮できず，殺虫効果の経時的低下を避け得ず，有効揮散率が低く，残存率が高いといった加熱蒸散方法に見られる各種弊害の原因の一つとして，「加熱条件」が挙げられている（段落【０００４】下から３行）。
イ　発明の目的（段落【０００５】）
段落【０００５】には，「本発明は吸上式加熱蒸散型殺虫装置に適した吸液芯用殺虫液組成物を提供することを目的とする。殊に，本発明は上記装置に利用して，吸液芯の目づまり等を回避し，長期にわたる持続的殺虫効果を奏し得，しかも殺虫剤総揮散量及び有効揮散率の向上を計り得る改良された殺虫液組成物を提供することを目的とする。」との記載がある。加熱蒸散方法に見られる各種弊害と，この原因としての加熱条件が発明の解決すべき課題であることは，アに記載したとおりである。発明の目的は，明白である。
ウ　発明の構成（段落【００１９】）
段落【００１９】には，発明の具体的温度の構成について「本発明組成物を上記装置に適用して殺虫を行う方法は，従来のこの種装置の利用法と同様でよく，本発明組成物が吸液芯より蒸散し得る適当な温度に吸液芯を加熱すればよい。該加熱温度は，殺虫剤の種類等に応じて適宜に決定され，特に限定されないが，通常約７０～１５０℃，好ましくは１３５～１４５℃の範囲の発熱体表面温度とされ，これは吸液芯表面温度約６０～１３５℃，好ましくは約１２０～１３０℃に相当する。」との記載がある。
ここにいう「従来のこの種装置の利用法と同様でよく」とは，装置の構成が同一であり，これに通電して利用するという方法も同様であることを意味しており，発熱体・吸液芯の上記表面温度までが従来のものと同様であるとするものではない。これら表面温度は，原出願時に発明者が重要性を意識していたがゆえに記載された事項であり，現に双方の表面温度を開示する従来技術は存在しない。「本発明組成物を上記装置に適用して殺虫を行う方法は，・・・吸液芯より蒸散し得る適当な温度に加熱すればよい。」とは，適切な温度で加熱するということである。
エ　発明の効果（段落【００２７】～【００３４】）
比較例１ないし１４には温度による持続効果が示されている。これらの比較例は従来例ではない。吸液芯自体が蒸散しないことは自明であり，溶剤・殺虫剤は加熱によって蒸散するので，種類を替えて実験した結果が示されている。これらの比較例においては，ＢＨＴ等なしの組成物で，発明の範囲内の好ましい温度で２００時間の持続的な蒸散が得られている。ＢＨＴ等なしの組成物について，温度による効果があることを明白に読みとることができる。
(2)　補正発明の基本的構成について
原告は，分割当初明細書には，補正発明の基本的構成が記載されていない，と主張する。
しかし，補正発明の構成がすべて分割当初明細書に開示されていることは，(1)で述べたとおりである。
ここで問題となるのは，補正発明の技術思想が発明として分割当初明細書に記載されているかどうかである。
補正発明は，間接加熱を採用した上，吸液芯及び発熱体のそれぞれの表面温度を特定して，少なくとも２００時間の殺虫剤の蒸散を持続させるという効果を得ようとするものである。
原告は，分割当初明細書に開示されている発明は，ＢＨＴ等を用いる方法であり，ＢＨＴ等を用いずに加熱方法と温度条件だけで長時間の蒸散効果を得るという発明は，開示されていない，と主張する。


しかし，分割当初明細書の第２表（別表Ａ参照）には，比較例としてＢＨＴ等を用いていない場合が示されており，そこでは，少なくとも２００時間の蒸散持続の効果を生じている。そして，ＢＨＴ等を用いれば，更に４００時間までもの蒸散持続の効果があることが示されている。本件出願当時としては，２００時間の蒸散持続でも著しい効果といい得たのであるから，ＢＨＴ等を用いて４００時間蒸散持続の効果を奏する発明と，加熱温度の範囲の限定だけで少なくとも２００時間蒸散持続の効果を奏する発明とが，共に開示されていたことになる。補正１は，出願の対象とする発明を後者の発明に限定したものであるから，何ら明細書の要旨を変更するものではない。
要するに，分割当初明細書には，「通常約７０～１５０℃。好ましくは１３５～１４５℃の範囲の発熱体表面温度とされ」との記載があり，加熱温度の範囲をこのようにすることの効果として，比較例に，少なくとも２００時間までについては，相応の揮散量の確保が達成できていることが記載されている。少なくとも２００時間の蒸散持続時間があるということは，本件出願当時において，十分に画期的なことであったのである。
(3)　補正発明の作用効果について
補正発明の作用効果は，①吸液芯の目づまり防止，②殺虫剤の蒸散性の向上である。
分割当初明細書には，加熱温度の設定によって，少なくとも２００時間という揮散量の確保ができている比較例の数表が掲記されており，これを当業者が見れば，少なくとも２００時間吸液芯の目づまりを回避し，殺虫剤の蒸散性を安定持続させる効果を実現する技術思想が開示されていると理解することができる。原告の作用効果に関する主張は，ＢＨＴ等の持続化剤の添加によって４００時間程度の蒸散性の安定持続が得られることを指摘するのみで，殊更にＢＨＴ等の添加のない場合の加熱温度範囲の設定によって，少なくとも２００時間の蒸散性の安定持続が得られることに目をつむったものであり，誤りである。
(4)　実施例について
実施例についての原告の主張に理由がないことは，上に述べたことから明らかである。
(5)　補正の適否の判断時点について
補正の適否の判断は，その補正のなされた時点を基準としてなされるべきである。現行特許法においては補正のできる時期及び範囲について制限がある（特許法１７条の２）。しかし，補正１がなされた平成３年６月１１日当時は，現在よりも広く補正が認められていた。
すなわち，平成５年法律第２６号による改正前の特許法４１条は，「出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前に，願書に昀初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において特許請求の範囲を増加し減少し又は変更する補正は，明細書の要旨を変更しないものとみなす。」と規定していた。ここにいう「記載した事項の範囲内」にあるとされるためには，一字一句同じことが記載されていることまでが必要なわけではない。出願時においてその発明の属する技術分野において通常の知識を有する者（当業者）にとって明細書の記載からみて自明な事項も，「記載した事項の範囲内」に当たる。明細書の記載からみて自明な事項とは，明細書中にその事項を直接表現する記載こそないものの，明細書に記載されている技術内容をみた当業者が，客観的に判断すればその事項自体が記載してあると同様に理解する，と認められる事項のことである。補正１が分割当初明細書に記載した事項の範囲内でなされたものであることは，明白である。
第５　当裁判所の判断
１　信義則違反の主張について
被告は，原告の要旨変更の主張は，本件特許に対する別件無効審判請求事件においてなされた確定別件審決の判断を実質的に争うものであり，信義則に反し許されない，と主張する。
乙第５号証及び弁論の全趣旨によれば，原告は，本件特許について平成１２年１０月１０日に別件の無効審判の請求をしたこと（無効２０００－３５５４５事件），特許庁は，同事件について，平成１３年９月１３日に，同審判請求は成り立たない，との審決（別件審決）をし，同審決は確定したこと，同事件においては，本件特許についての分割出願の適法性が争われ，別件審決は，本件発明が原出願当初明細書や原出願分割直前明細書に記載されている，などとして，分割出願は適法である，と判断したこと，別件審決における上記争点は，本件における要旨変更についての争点と実質的に共通する内容を含むこと，が認められる。しかしながら，同一権利に対する無効審判請求についてなされた別件審決について審決取消訴訟を提起することなく確定させたからといって，そのことから直ちに，本件の審決（これに対する審判請求がなされたのは平成１０年６月１８日である。）に対する取消訴訟において，別件審決と実質的に共通する内容を含む主張をすることが信義則上許されなくなる，と解することはできない。実質的に共通する内容の主張をする場合，別件審決に係る審判請求のなされる前から行われていた審判の手続及びこれに係る取消訴訟に限定しようとすることを，信義に反するとすることが，合理的であるとは考えられないからである。被告は，別件審決の上記判断には，特許法１６７条類似の効力が生じていると主張する。しかしながら，同条項は，確定審決について同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない，と規定しているにすぎない。本件の無効審判請求は，別件審決と同一事実及び同一の証拠に基づくものではない。本件における争点は，補正１による要旨変更の有無であって，分割出願の適否ではない。両事件の争点は，実質的に共通する点を含むものの，別個であることが明らかである。別件審決について，本件訴訟との関係で特許法１６７条類似の効力が及ぶと解する余地はない。
被告は，別件審決において，分割出願が不適法であり出願日が繰り上がらないので本件発明の新規性が失われている，という原告の主張が排斥されたのであるから，本件訴訟において，補正１が要旨変更であり出願日が繰り上がらないので新規性が失われた，と主張するのは，主張の蒸し返しであり，許されない，と主張する。しかしながら，別件審決は，本件特許の出願日を原出願の日に繰り下がることが出願の分割の不適法を理由に否定され，出願日が分割の行われた平成３年５月１３日とされる，ということはない，としたものにすぎない。本件訴訟において問題とされているのは，本件特許の出願日が補正１が行われた平成３年６月１１日に繰り下がるか否かである。両者は明らかに争点を異にする。原告の要旨変更の主張を，主張の蒸し返しとすることはできない。
被告の主張は，採用することができない。
２　要旨変更の主張について


(1)　原告は，審決が，補正１は，「当初明細書に記載した事項の範囲内において特許請求の範囲を増加し減少し又は変更する補正」（平成５年法律第２６号による改正前の特許法４１条）に当たらないとして，補正１は，適法になされたものであり明細書の要旨を変更するものではない，と判断したのは誤りである，と主張する。
(2)　分割当初明細書には，次の記載がある（甲第４号証１頁～１１頁）。ア「殺虫剤の有機溶剤溶液中に，３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシトルエン，３－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシアニソール，３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシアニソール，・・・（中略）・・・，２，４－トリメチル－１，２－ジヒドロキノリンから選ばれた少なくとも１種の化合物を配合したことを特徴とする吸液芯用殺虫液組成物」（【特許請求の範囲】【請求項１】）イ「【産業上の利用分野】本発明は，吸液芯用殺虫液組成物，詳しくは吸液芯利用による吸上式加熱蒸散型殺虫装置に適した改良された殺虫液組成物に関する。」（段落【０００１】）
ウ「上記固型マット使用に見られるマット取替えの問題及び短時間内に殺虫効果が消失する欠点を解消し，長期に亘り殺虫効果を持続させ得る加熱蒸散方法として，殺虫剤を溶液形態で吸上芯（吸液芯）により吸上げつつこれを加熱蒸散させる方法が考えられ，事実このような吸液芯利用による殺虫剤蒸散装置が種々提案されている。これら装置は適当な容器に殺虫剤の溶剤溶液を入れ，これをフェルト等の吸液芯を利用して吸い上げつつ該吸液芯上部より加熱蒸散させるべくしたものである。
しかしながら，かかる吸上式加熱蒸散型殺虫装置は，実際にこれを用いた場合，いずれも吸液芯の加熱によって殺虫剤液を構成する溶剤が速やかに揮散し，該芯内部で殺虫剤液が次第に濃縮され，樹脂化したり，芯材が燻焼したりして，目づまりを起し引続く殺虫液の吸上げ及び蒸散を不能とし，長期に亘る持続効果は発揮できず，しかも殺虫効果の経時的低下を避け得ず，更に有効揮散率が低く残存率が高いものであった。このような吸上芯利用による加熱蒸散方法に見られる各種の弊害の生ずる原因としては，芯の種類及び溶剤の種類は勿論のこと，殺虫剤の種類，濃度，加熱条件等の多数が考えられ，上記弊害を解消することは困難であると考えられた。
本発明は吸上式加熱蒸散型殺虫装置に適した吸液芯用殺虫液組成物を提供することを目的とする。殊に，本発明は上記装置に利用して，吸液芯の目づまり等を回避し，長期に亘る持続的殺虫効果を奏し得，しかも殺虫剤総揮散量及び有効揮散率の向上を計り得る改良された殺虫液組成物を提供することを目的とする。」
（段落【０００３】～【０００５】）
エ　本発明は，上記問題点を解決するため，特許請求の範囲請求項１に記載の構成を採用した（段落【０００６】）。
オ「本発明の吸液芯用殺虫液組成物は，これを吸上式加熱蒸散型殺虫装置に利用することによって，吸液芯の目づまりを惹起せず，該芯の長寿命化を可能とすると共に，これに基づいて殺虫剤の蒸散性（揮散量及び有効揮散率）を顕著に向上でき，長期間に亘って優れた殺虫効果を持続発揮させ得る。」（段落【０００７】）
カ「第１図は，本発明吸液芯用殺虫液組成物を適用するに適した吸上式加熱蒸散型殺虫装置の概略図であり，該装置は吸液芯（１）を支持するための芯支持体（２）を有する殺虫剤液収容容器（３）と，上記容器内にその上部を突出して挿入された吸液芯（１）と，その上側面部を間接的に加熱するための中空円板状発熱体（４），該発熱体（４）を支持するための支持部（５）及び支持脚（６）を有する発熱体支持台（７）とから成っており，上記発熱体（４）は，これに通電して発熱させるためのコード（図示せず）を有している。」（段落【００１６】，本判決添付の別紙図面参照）
キ「本発明組成物を上記装置に適用して殺虫を行う方法は，従来のこの種装置の利用法と同様でよく，本発明組成物が吸液芯より蒸散し得る適当な温度に吸液芯を加熱すればよい。該加熱温度は，殺虫剤の種類等に応じて適宜に決定され，特に限定されないが，通常約７０～１５０℃，好ましくは１３５～１４５℃の範囲の発熱体表面温度とされ，これは吸液芯表面温度約６０～１３５℃，好ましくは約１２０～１３０℃に相当する。
かくして，本発明の吸液芯用殺虫液組成物の利用によれば，吸液芯の目づまりを確実に回避して，充分な殺虫効果を奏し得る殺虫剤濃度をもって殺虫剤を長期間持続して揮散させ得る。」（段落【００１９】，【００２０】）ク「【実施例】以下本発明を更に詳しく説明するため実施例を挙げる。【実施例１～６４】下記第１表に示す殺虫剤Ｎｏ．ＡＡ～ＡＵ，有機溶剤及び化合物ＣＡ～ＣＺのそれぞれを所定の配合割合で添加混合して本発明組成物（実施例Ｎｏ．１～６４）を得た。
比較例１～１４
化合物ＣＡ～ＣＺを添加混合しない以外は，実施例１～６４と同様にして，比較殺虫液組成物（比較１～１４）を得た。」（段落【００２２】，【００２３】，第１表につき別表Ａ参照）
ケ「上記実施例１～６４で調製した本発明組成物及び比較例１～１４で得た比較組成物の夫々５０ｍｌを，第１図に示す容器（３）に入れ，発熱体（４）に通電して吸液芯（１）の上側面部を温度１３５℃に加熱し，該加熱による組成物試料中の殺虫剤の蒸散試験を行なった。・・・
組成物試料の加熱開始より１０時間後，１００時間後，２００時間後，３００時間後及び４００時間後の１時間当りの殺虫剤揮散量ｍｇ／ｈｒを求めた結果を下記第２表に示す。・・・
上記第２表より，本発明組成物を利用する時には，殺虫剤揮散量を顕著に向上でき，しかもこの向上された揮散量を，加熱開始より４００時間後も殆ど低下させることなく持続発現させ得ることが明白である。」（【００２９】，【００３１】，【００３５】，第２表につき別表Ａ参照）
コ　第１，２表には，次のことが記載されている。


ａ　実施例１ないし６４には，ＢＨＴ等の化合物が配合されているのに対し，比較例１ないし１４には，ＢＨＴ等の化合物が配合されていない。ｂ　実施例のうち，殺虫剤の配合量が８重量％のもの（実施例９，１０，２６～２９，３４，３５，３８，３９，４４，４５，５３，５４，５９～６３。第１表参照。）においては，一時間当りの殺虫剤揮散量（ｍｇ／ｈｒ）（以下，単に「殺虫剤揮散量」という。）は，組成物試料の加熱開始より１０時間後から４００時間後まで，おおむね６．５ないし７．５の範囲で推移している（第２表参照）。実施例のうち殺虫剤の配合量が６重量％のもの（実施例７，８，２０～２５，５１，５２，５７，５８，６４。第１表参照。）においては，殺虫剤揮散量は，加熱開始より１０時間後から４００時間後まで，おおむね５ないし５．５で推移している（実施例６４だけは，おおむね６．５ないし７．５の範囲で推移している。）（第２表参照）。
実施例のうち殺虫剤の配合量が４重量％のもの（実施例１ないし６，１１ないし１９，３０ないし３３，３６，３７，４０ないし４３，４６ないし５０，５５，５６。第１表参照）では，殺虫剤揮散量は，加熱開始より１０時間後から４００時間後まで，おおむね３．５前後で推移している（第２表参照）。ｃ　比較例のうち殺虫剤の配合量が８重量％のもの（比較例２，４，６。第１表参照。）においては，殺虫剤揮散量は，加熱開始より１０時間後では６．５７ないし６．８２であったものが，２００時間後には２．２９ないし２．５５となり，４００時間後にはいずれも０になっている（第２表参照）。比較例のうち殺虫剤の配合量が４重量％のもの（比較例１，３，５，７ないし１４。第１表参照）では，殺虫剤揮散量は，加熱開始より１０時間後では３．００ないし３．５６であったものが，２００時間後には１．１７ないし２．６６となり，４００時間後には０ないし０．４６になっている（第２表参照）。(3)　補正明細書には，次の記載がある（甲第４号証１２頁～２０頁。下線部が補正した個所である。）。
ア「殺虫液中に吸液芯の一部を浸漬して該芯に殺虫液を吸液させると共に，該芯の上部を間接加熱して吸液された殺虫液を蒸散させる加熱蒸散殺虫方法において，表面温度が７０～１５０℃の発熱体にて上記芯の上部を表面温度が１３５℃以下となる温度に間接加熱することを特徴とする加熱蒸散殺虫方法。」（特許請求の範囲・請求項１）
イ「【産業上の利用分野】本発明は加熱蒸散殺虫方法，詳しくは吸液芯利用による吸上式加熱蒸散型殺虫装置を利用した加熱蒸散殺虫方法に関する。」（段落【０００１】）
ウ「上記固型マット使用に見られるマット取替えの問題及び短時間に殺虫効果が消失する欠点を解消し，長期に亘り殺虫効果を持続させ得る加熱蒸散方法として，殺虫剤を溶液形態で吸上芯（吸液芯）により吸上げつつこれを加熱蒸散させる方法が考えられ，事実このような吸液芯利用による殺虫剤蒸散装置が種々提案されている。これら装置は適当な容器に殺虫剤の溶剤溶液を入れ，これをフェルト等の吸液芯を利用して吸い上げつつ該吸液芯上部より加熱蒸散させるべくしたものである。
しかしながら，かかる吸上式加熱蒸散型殺虫装置は，実際にこれを用いた場合，いずれも吸液芯の加熱によって殺虫剤液を構成する溶剤が速やかに揮散し，該芯内部で殺虫剤液が次第に濃縮され，樹脂化したり，芯剤が燻焼したりして，目づまりを起し引続く殺虫液の吸上げ及び蒸散を不能とし，長期に亘る持続効果は発揮できず，しかも殺虫効果の経時的低下を避け得ず，更に有効揮散率が低く残存率が高いものであった。このような吸上芯利用による加熱蒸散方法に見られる各種の弊害の生ずる原因としては，芯の種類及び溶剤の種類は勿論のこと，殺虫剤の種類，濃度，加熱条件等の多数が考えられ，上記弊害を解消することは困難であると考えられた。
本発明は吸上式加熱蒸散型殺虫装置を利用して，吸液芯の目づまり等を回避し，長期に亘る持続的殺虫効果を奏し得，しかも殺虫剤総揮散量及び有効揮散率の向上を計り得る改良された加熱蒸散殺虫方法を提供することを目的とする。」
（段落【０００３】～【０００５】）
エ「【問題点を解決するための手段】本発明によれば，殺虫液中に吸液芯の一部を浸漬して該芯に殺虫液を吸液させると共に，該芯の上部を間接加熱して吸液された殺虫液を蒸散させる加熱蒸散殺虫方法において，表面温度が７０～１５０℃の発熱体にて上記芯の上部を表面温度が１３５℃以下となる温度に間接加熱することを特徴とする加熱蒸散殺虫方法が提供される。」（段落【０００６】）オ　実施例に関し，第１表ないし第３表（別表Ｂ参照）には，次のことが記載されている。
ａ　第１表には，実施例として，殺虫剤，化合物及び溶剤の種類等を変化させた７８の例が挙げられている。同表に記載された実施例１ないし１４は，分割当初明細書における第１，２表中の比較例１ないし１４（別表Ａ参照）と同じであり，ＢＨＴ等が配合されていないものである。同表に記載された実施例１５ないし７８は，分割当初明細書における第１，２表中の実施例１ないし６４と同じであり，ＢＨＴ等が配合されているものである。
ｂ　第２表は，「上記実施例１～２０で調整した本発明に用いられる組成物の夫々５０ｍｌを，第１図に示す容器（３）に入れ，表面温度１４５℃の発熱体（４）に通電して吸液芯（１）の上側面部を温度１３５℃に加熱し，該加熱による組成物試験を行」い（段落【００３１】），「組成物試料の加熱開始より１０時間後，１００時間後，２００時間後，３００時間後及び４００時間後の１時間当りの殺虫剤揮散量ｍｇ／ｈｒを求めた結果を」示すものである（段落【００３３】）。第２表の実施例１ないし１４は，分割当初明細書における第１，２表中の比較例１ないし１４と同じであり，実施例１５ないし２０は，分割当初明細書における第１，２表中の１ないし６と同じである。


１０時間後の殺虫剤揮散量は，殺虫剤配合割合が８重量％である実施例２，４，６のみが６．５７以上を示し，殺虫剤配合割合が４重量％である実施例１，３，５，７ないし２０はいずれも３．００ないし３．７１を示している。２００時間後の殺虫剤揮散量は，ＢＨＴ等の化合物を配合した実施例１５ないし２０では３．４９ないし３．６８を示しているのに対し，ＢＨＴ等の化合物を配合していない実施例１ないし１４では１．１７ないし２．６６を示している。
３００時間後の殺虫剤揮散量は，ＢＨＴ等の化合物を配合した実施例１５ないし２０では３．２７ないし３．５１を示しているのに対し，ＢＨＴ等の化合物を配合していない実施例１ないし１４では０．０１ないし１．２８を示している。
４００時間後の殺虫剤揮散量は，ＢＨＴ等の化合物を配合した実施例１５ないし２０では３．０８ないし３．３６を示しているのに対し，ＢＨＴ等の化合物を配合していない実施例１ないし１４では，０ないし０．４６を示している。ｃ　第３表は，「殺虫液組成物として殺虫剤プラレトリンの１ｗｔ％を有機溶剤ＢＤに溶解して調製した組成物を用い，・・・実施例１と同様にして，第１図に示した装置と同様の装置の容器（３）内に上記組成物５０ｍｌを入れ，発熱体（４）に通電し，発熱体の表面温度と吸液芯の表面温度とが所定温度となるように種々変化させて吸液芯（１）を加熱し，該加熱による組成物中の殺虫剤の蒸散試験を行い，該加熱開始より１０，１５０，２００時間後の１時間当りの殺虫剤揮散量（ｍｇ／ｈｒ）を求め」（段落【００３６】），「得られた結果を，上記試験において採用した発熱体の表面温度（℃）及び吸液芯の表面温度（℃）と共に」（段落【００３７】）示したものである。
第３表は，分割当初明細書にはなく，補正１によって加えられたものである。
第３表において，①比較例１ないし６は，吸液芯の表面温度が補正発明の規定する範囲（１３５℃以下）に含まれ，発熱体温度が同発明の規定する範囲（７０から１５０℃）に含まれないもの，②比較例７ないし９は，発熱体温度の上記要件を満たし，吸液芯の表面温度の上記要件を満たさないもの，③実施例である「本発明」２例は，発熱体温度及び吸液芯の表面温度の上記要件をいずれも満たすものである。
第３表において，比較例１ないし６における殺虫剤揮散量は，１０時間後が０．７１ないし０．９５，１００時間後が０．６４ないし０．８３，２００時間後が０．６０ないし０．７８を示している。
比較例７ないし９における殺虫剤揮散量は，１０時間後が１．４９ないし１．６３，１００時間後が０．８１ないし０．９３，２００時間後が０．５０ないし０．６０を示している。
実施例である「本発明」２例における殺虫剤揮散量は，１０時間後が１．０７ないし１．１５，１００時間後が１．１１ないし１．１９，２００時間後が１．０７ないし１．１４を示している。
この点につき，補正明細書には，「上記比較１～６に示すように，吸液芯の表面温度は満足するが発熱体温度が本発明範囲を外れる場合，殺虫剤揮散量が少なすぎて有効濃度に達しないばかりか，該揮散量にバラツキの生じることが判る。また，発熱体温度は満足するが吸液芯表面温度が本発明範囲を外れる場合，比較７～９に示すように１０時間までの間は殺虫剤揮散量が多すぎ，逆に１５０時間までの間は殺虫剤揮散量が少なすぎ，２００時間までの間はほとんど揮散していないことが判る。之等に対して，発熱体温度及び吸液芯表面温度の両者を満足する本発明の場合，素晴らしい効果が得られることが明らかである。」（段落【００３９】）と記載されている。
(4)　上に認定した分割当初明細書の記載によれば，分割当初明細書の特許請求の範囲（請求項の数は１のみである。）に係る発明は，吸液芯方式の加熱蒸散殺虫方法において，殺虫剤の有機溶剤中に，特定の化合物（ＢＨＴ等）を配合することによって，４００時間程度の一定期間，吸液芯の目づまりを回避して殺虫剤の蒸散性を安定持続させる効果を実現する点を特徴とする発明であるということができる。
これに対し，上に認定した補正明細書の記載によれば，補正明細書の特許請求の範囲の請求項１に係る発明（補正発明）は，吸液芯方式の加熱蒸散殺虫方法において，発熱体と吸液芯のそれぞれの表面温度を一定の範囲内とし，これらを組み合わせることによって，殺虫剤の有機溶液中にＢＨＴ等が添加されているか否かにかかわらず，２００時間程度の一定期間，吸液芯の目づまりを回避して殺虫剤の蒸散性を安定持続させる効果を実現する点を特徴とする発明であるということができる。
上に述べたところによれば，分割当初明細書の特許請求の範囲に記載された発明と，補正発明とは，異なる発明であることが明らかである。しかし，本件出願当時の特許法４１条（平成５年法律第２６号による改正前のもの）は，「出願公告すべき旨の決定の謄本の送達前に，願書に昀初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において特許請求の範囲を減縮又は変更する補正は，明細書の要旨を変更しないものとみなす。」と規定している。そこで，補正１が明細書の要旨を変更するものであるか否か，すなわち，補正発明が，分割当初明細書に記載された事項の範囲内のものであるか否かについてみる。


この点について，審決は，①分割当初明細書に記載された「吸液芯（１）を支持するための芯支持体（２）を有する殺虫剤液収容容器（３）と，上記容器内にその上部を突出して挿入された吸液芯（１）」は，殺虫剤液の中に吸液芯が一部浸漬され，その吸液芯に殺虫液が吸液されるものであるから，補正発明の「殺虫液中に吸液芯の一部を浸漬して該芯に殺虫液を吸液される」に相当すること，②分割当初明細書に記載された「その上側面部を間接的に加熱するための中空円板状加熱体」は，補正発明の「芯の上部を間接加熱して吸液された殺虫液を蒸散させる加熱蒸散殺虫方法」とするためのものであること，③分割当初明細書の「通常約７０～１５０℃，好ましくは１３５～１４５℃の範囲の発熱体表面温度とされ，これは吸液芯表面温度約６０～１３５℃に相当する」との記載は，補正発明における「表面温度が７０～１５０℃の発熱体にて上記芯の上部を表面温度が１３５℃以下となる温度の間接加熱すること」と同じ意味であること，を理由に，分割当初明細書の記載から，上記①，②の装置を用いて③の加熱蒸散方法を行うことは明らかである，とした。
しかしながら，特許は，出願（具体的には，願書に添付した明細書又は図面の記載）という形で開示された発明に対し，当該発明の開示に対するいわば対価として与えられるものなのであるから，ある発明が明細書又は図面に記載されているというためには，上記対価に値するだけの明確な形で開示されていることが必要であるというべきである。そして，発明とは，技術的思想の創作のことであるから（特許法２条１項），当該発明が技術的思想としてのまとまりをもった形態で，明確に開示されていなければならないというべきである。すなわち，補正発明が分割当初明細書に記載されているというためには，分割当初明細書中に，吸液芯方式の加熱蒸散殺虫方法を行うための装置や，加熱温度についての構成が単にそれ自体として記載されているだけでは足りず，これらの記載が，他のことによってではなく，発熱体と吸液芯のそれぞれの表面温度を一定の範囲内のものとし，これらを組み合わせることによってこそ，殺虫剤の有機溶液中にＢＨＴ等が添加されているか否かにかかわらず，２００時間程度の一定期間，吸液芯の目づまりを回避して殺虫剤の蒸散性を安定持続させる効果を実現する，という補正発明の技術的思想を示すものとして記載されている，と認められるものでなければならないというべきである。審決の上記説示は，単に，分割当初明細書中に補正発明の構成要件である装置や加熱温度についての記載があることを指摘するにとどまり，補正発明の上記技術的思想の有無についての判断を明確に述べることをしておらず，少なくとも理由付けとして不十分であるというほかない。
被告は，分割当初明細書には，①吸上式加熱蒸散型殺虫装置を用いた加熱蒸散方法において，従来見られた吸液芯の目詰まり等による弊害の生ずる原因の一つとして加熱条件が挙げられていること，②加熱温度について，補正発明の加熱温度（発熱体の表面温度７０～１５０℃，吸液芯表面温度１３５℃以下）と一致する，発熱体の表面温度（通常約７０～１５０℃，好ましくは１３５～１４５℃）及び吸液芯表面温度（６０～１３５℃，好ましくは約１２０℃～１３０℃）が記載されていること，③比較例１ないし１４として，ＢＨＴ等の添加なしの組成物で，補正発明の範囲内の好ましい温度で２００時間の持続的な蒸散が得られることが記載されていることを挙げ，少なくとも２００時間の蒸散持続時間があるということは，本件出願当時において，十分に画期的なことであったから，分割当初明細書には，発熱体と吸液芯のそれぞれの表面温度を一定の範囲内のものとし，これらを組み合わせることによって，殺虫剤の有機溶液中にＢＨＴ等が添加されているか否かにかかわらず，２００時間程度の一定期間，吸液芯の目づまりを回避して殺虫剤の蒸散性を安定持続させる効果を実現するとの発明が記載されているということができる，と主張する。


分割当初明細書において，吸液芯を利用した加熱蒸散方法に従来見られた弊害の生ずる原因の一つとして加熱条件が挙げられていること（前記(2)ウ）加熱温度について，通常約７０～１５０℃，好ましくは１３５～１４５℃の範囲の発熱体表面温度，吸液芯表面温度約６０～１３５℃，好ましくは約１２０℃～１３０℃の吸液芯表面温度の記載があること（前記(2)キ）は，原告の主張するとおりである。しかしながら，上記加熱温度についての記載は，「本発明組成物を上記装置に適用して殺虫を行う方法は，従来のこの種装置の利用法と同様でよく，本発明組成物が吸液芯より蒸散し得る適当な温度範囲に吸液芯を加熱すればよい」との記載に続くものであることからすれば，殺虫剤の種類等に応じて適宜に決定され，特に限定されないものであるとの前提の下に，通常の加熱温度の範囲として記載されているにすぎないものであることが明らかである。分割当初明細書における加熱範囲についての上記記載を，殺虫剤の有機溶液中にＢＨＴ等を添加しない場合においても，記載されている各温度範囲を採用してこれらを組み合わせれば，ほかならぬそのことによって，吸液芯が目詰まり等を起こすことなく殺虫剤の蒸散性を安定持続させる作用効果を奏する，との趣旨を記載したものとみることはできない。被告は，分割当初明細書に記載された比較例１ないし１４には，補正発明におけるのと同じ加熱温度で加熱することにより，ＢＨＴ等の添加の有無にかかわらず２００時間程度の一定期間，吸液芯が目詰まりを起こすことなく殺虫剤の蒸散性を安定持続させる効果を実現する発明が開示されている，と主張する。上に認定した分割当初明細書の記載（(2)キないしコ）及び弁論の全趣旨によれば，同明細書の第２表（本判決添付の別表Ａ参照）には，ＢＨＴ等を添加した場合（実施例）と添加しない場合（比較例）のそれぞれについて，吸液芯表面温度が１３５℃，発熱体表面温度が約７０～１５０℃の範囲内で加熱した場合の殺虫剤揮散量の推移が示されていること，第２表中の実施例と比較例とを揮散量で比較すると，殺虫剤の含有量が同量の場合には，加熱開始から１０時間を経過した後の揮散量はほぼ同じ水準にあること，加熱開始から２００時間を経過した後の揮散量は，実施例では加熱当初からほとんど変化していないのに対し，比較例では顕著に低下していること，加熱開始から４００時間を経過した後の揮散量は，実施例では加熱当初の水準から余り低下していないのに対し，比較例では０かほとんど０に近くなっていること，が認められる。そして，分割当初明細書中には，比較例における効果と，各温度範囲の特定及びその組合せとの関係についての言及は一切ない。このような状況の下では，分割当初明細書の第２表からは，ＢＨＴ等が添加されていない比較例について，殺虫剤の有機溶液中にＢＨＴ等が添加された実施例と比較して，加熱開始から２００時間を経過した以降において揮散量の顕著な低下を生じることを把握することができるにとどまるという以外にない。同表の記載から，ＢＨＴ等が添加されていない比較例について，ほかのことによってではなく「表面温度が７０～１５０℃の発熱体にて，上記芯の上部を表面温度が６０～１３５℃となる温度に間接加熱する」ことによって，加熱開始から２００時間経過した時点において，吸液芯の目づまりを回避して殺虫剤の蒸散性を安定持続させる作用効果を奏するものであることを把握することはできない。被告は，分割当初明細書に記載された第２表では実施例のみならず比較例においても，加熱開始から２００時間経過後の揮散量が１（ｍｇ／ｈｒ）を上回っていることをとらえ，これを当業者が見れば，少なくとも２００時間吸液芯の目づまりを回避し，殺虫剤の蒸散性を安定持続させる効果を実現する技術思想が開示されていると理解することができる，と主張する。
しかしながら，分割当初明細書の第２表は，実施例に比して比較例の加熱開始後２００時間後の揮散量が顕著に低下していることを示すにとどまるものであることは上記のとおりである（分割当初明細書中には，第２表の実施例においても比較例においても，加熱開始から２００時間を経過した後の揮散量が１を上回っていることに着目し，ＢＨＴ等を添加しない比較例の場合にも，２００時間経過後の揮散量を一定水準に維持することができること，及び，これができるのは，表面温度が７０～１５０℃の発熱体で，上記芯の上部を表面温度が６０～１３５℃となる温度に間接加熱することによってであることについて言及した記載はない。）。このような分割当初明細書の記載状況の下では，反対に解すべき特段の事情が認められない限り，原告主張の上記技術思想が，分割当初明細書に記載されていたということはできない。
被告主張の，少なくとも２００時間の蒸散継続時間があるということは，本件出願当時において十分に画期的なことであった，ということは，上記特段の事情とはなり得ない。仮に，画期的なことであったとする被告の主張が真実であるとしても，分割当初明細書の上記記載状況の下では，その画期的な結果をもたらしたのがほかならぬ各温度範囲の特定とその組合せであると理解するのは困難であるという以外にないからである。
他にも，本件全資料を検討しても，上記反対に解すべき特段の事情を認めることはできない。
補正１において，発熱体及び吸液芯の表面温度を変化させて比較した新たな実施例及び比較例についての第３表とこれについての記載を加え，表面温度が７０～１５０℃の発熱体で，上記芯の上部を表面温度が６０～１３５℃となる温度に間接加熱することによって，２００時間経過後の揮散量を一定水準に維持することができるとの技術思想を示したことは，分割当初明細書に記載されていなかった新たな技術的事項を明らかにする実験データを追加したものというほかない。(5)　上に述べたところによれば，補正発明を分割当初明細書に記載されていたものと認めることはできないことが明らかである。補正１は，分割当初明細書の要旨を変更するものである。
本件出願は，補正１の手続補正書を提出した平成３年６月１１日になされたものとみなされる。
本件出願の出願日が原出願の日とした審決の認定は誤りであり，この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
第６　結論
以上のとおりであるから，原告の本訴請求は，理由があることが明らかである。そこで，これを認容することとし，訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条を適用して，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第６民事部
裁判長裁判官　　山　　下　　和　　明


平成１８年（行ケ）第１０１８３号審決取消請求事件平成１８年１１月８日判決言渡，平成１８年９月１３日口頭弁論終結
判決
原告有限会社   ビー・ティー・パブリケーションズ訴訟代理人弁護士上谷清，宇井正一，永井紀昭，萩尾保繁，笹本摂，山口健司，
薄葉健司，弁理士青木篤，田島壽
被告アバリス   ホールディングスリミテッド
訴訟代理人弁護士後藤晴男，弁理士浅村皓，浅村肇，岩井秀生，高原千鶴子，
土屋良弘，坂倉夏子
主文
特許庁が取消２００４－３１１５８号事件について平成１８年３月１３日にした審決を取り消す。
訴訟費用は，被告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
本判決においては，審決や書証等の記載を引用する場合も含め，公用文の用字用語例に従っ（て表記を変えた部分がある。）
第１原告の求めた裁判
主文同旨。
第２事案の概要
本件は，被告が，原告を商標権者とする後記登録商標につき，少なくとも本件審判請求日前３年以内に国内において使用していないとして，商標法５０条１項の規定に基づき取消しを求めたところ，特許庁は，原告は，本件審判の請求前３月からその審判請求の登録日までの間に日本国内において本件商標を使用しているが，その使用は，本件審判の請求がされることを知った後であるとして，本件商標登録を取り消すとの審決をしたため，原告が同審決の取消しを求めた事案である。
１特許庁における手続の経緯
(1)本件商標
商標権者：原告（原告は，平成１３年９月１９日，株式会社ブレーントラスト（以下「ブレーントラスト」という。）から本件商標権を譲り受け，その旨の登録を行った。甲９の１）
本件商標：「Ｍｏｒｒｉｓ＆Ｃｏ．」を欧文字（標準文字）で横書きしてなるもの。
指定商品：第２４類「布製身の回り品，織物製テーブルナプキン，ふきん，かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製いすカバー，織物製壁掛け，織物製ブラインド，カーテン，シャワーカーテン，テーブル掛け，どん帳，織物製トイレットシートカバー，遺体覆い，経かたびら，黒白幕，紅白幕，ビリヤードクロス，のぼり及び旗（紙製のものを除く。）」，第２５類「被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特殊衣
服，運動用特殊靴」
登録出願日：平成１２年７月３日
設定登録日：平成１３年６月２２日
登録番号：第４４８５２９８号
(2)本件手続
審判請求日：平成１６年９月８日（取消２００４－３１１５８号）
審決日：平成１８年３月１３日
審決の結論：「登録第４４８５２９８号商標の商標登録は取り消す。」審決謄本送達日：平成１８年３月２４日（原告に対し）
２審決の理由の要旨
審決は，以下のとおり，原告は，本件審判の請求前３月からその審判請求の登録日までの間に日本国内において本件商標を使用しているが，その使用は，本件審判の請求がされることを知った後であるから，本件商標登録は商標法５０条３項に該当し，同条１項の使用に該当しないものであるから，取り消されるべきであると判断した。
なお，請求人が提出した証拠である甲１～４は，本訴でそれぞれ甲１０～１３として提出され，被請求人が提出した乙１～８は，本訴でそれぞれ甲１～９（一部枝番が付加された。）として提出された。
(1)請求の理由
「本件商標は，継続して３年以上，日本国内において，商標権者，専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても，本件商標の指定商品について使用された事実がない。したがって，本件商標は，商標法５０条１項の規定に基づいて，その登録を取り消されるべきものである。」
(2)請求人の主張
「本件商標に関しては，その登録当初より，「Morris&Co.」商標を使用している請求人（及びその前身であるアーサーサンダーソンアンド   サンズリミテッド）と被請求人との間で平成１３年に行われた登録異議申立事件を皮切りにその登録の当否について争っており，本件取消審判の請求以前に，請求人と被請求人との間にはさまざまな交渉等の機会が実在した。そして，本件取消審判は，本件商標の登録日から３年の経過を待って請求されたものであるところ，被請求人が提出する本件商標の使用証拠は，平成１６年７月１７日からのものであり，これは，本件審判の請求前三月（平成１６年６月８日）から本件審判の請求の登録の日（平成１６年９月２７日）までの間の使用にあたる。
このため，被請求人の本件商標の使用は，本件審判が請求されることを知った後のものであることは明らかであるから，商標法５０条３項に該当し，同条１項に規定する本件商標の使用に該当しない。」
「(1)請求人は，自らが保有する１９・２０世紀を代表するデザイナーのデザインをもとにした壁紙等のインテリア製品販売会社である。殊に，ウィリアム・モリス製品については，「Ｍｏｒｒｉｓ＆Ｃｏ．」商標のもと，６０年以上の間，世界的にその広告宣伝活動及び製造販売を行っており，我が国においても上記商標について６件の商標登録を所有している。かかる背景から，請求人は，本件商標に対し異議を申立てたが受け入れられなかった（甲１）(2)その後の対応を検討中であった平成１４年（２００２年）４月，請求人のライセンシーであるインテリア生地の輸入卸業者マナトレーディング株式会社が，被請求人の代理人を介し本件商標に基づく２００３年４月２８日付侵害警告書（甲２）を受け，同「警告書」中で当該商標の使用停止，商標を付した商品・設備の廃棄，使用許諾の申請等を要求された。(3)そこで，マナトレーディング株式会社からその知らせを受けた請求人は，同じくライセンシーである三井物産株式会社を介し，日本における請求人代理人に相談のうえ，代理人の助言をも受け，当該警告書へ対応すべく平成１５年５月２日付のマナトレーディング株式会社代表取締役名義の「回答書」を送付した（甲３）。


(4)その後，被請求人から何らアクションはなく，使用の形跡も見られず，請求人（アーサーサンダーソンアンド   サンズリミテッド）が会社更生法を申請する等の事情も相俟って，本件商標に対するアクションは一時的に棚上げされている状況であった。それから約１年が経過した平成１６年（２００４）年３月１０日（平成１７年１０月２０日付け上申書によって「平成１５年（２００３）年３月１０日」を「平成１６年（２００４）年３月１０日」に訂正した。），被請求人代理人が請求人代理人に赴き，本件商標の譲渡の打診があった（甲４）。
排他的な打診ではない旨を強調したうえで，価格次第の譲渡交渉であるとして，ライセンシーである西川産業株式会社のライセンス商品の１年間の売り上げを２０億円と見積もり，それに対する５％のロイヤリティーに相当する１億円という条件が提示された。請求人は，本件の解決のため検討するも，あまりに高い価格提示であることから，最終的に当該交渉は決裂するに至った。
(5)上記「警告書」を受け，続く，「回答書」を送付した時点において，請求人としては，今後の対応策として，当時は登録後３年経過前であったが，本件商標が不使用である可能性が極めて高いことから，そのままの状態が続けば将来的に不使用取消審判の請求が有効であろうと判断する一方で，早急な対応が必要な場合には別途無効審判の請求等を検討していたものであり，その後，本件商標に対する不使用取消審判請求が時期的に可能となったことを機に，請求人は今回の請求に至った次第である。
以上の経緯よりすれば，請求人サイドにおいては，上記に述べた法的対応策が予定されていたのであり，そうとすれば，被請求人サイドにおいても，請求人サイドと同様に法律専門家が介在していた事実よりすれば，当然，平成１４年の侵害警告の時点で，請求人サイドが予定していた上記のような法的対応策，すなわち，請求人により将来的に不使用取消審判が請求される可能性が極めて高いことを予想し得たはずである。
そして，本件商標に対する不使用取消審判請求が可能となる約１年前に本件商標の譲渡交渉に赴き，当該交渉がまとまらない状況下において，不使用取消審判の請求時期の到来後まもなくのタイミングでイベントを開催し本件商標を使用した被請求人の行為は，まさに請求人が予定していた上記法的対応策に対抗するための，それら一環としての行動とみなされてもやむを得ない程に，時期的によく符合している。
してみると，被請求人は本件不使用取消審判の請求を十分に予想し，その取消を免れる目的で商標使用の事実を意図的に作出したものと考えざるを得ず，このことは，あまりにも用意周到な証拠方法の提出からも推察できるものである。そうすると，商標法５０条３項適用の主要事実である，不使用取消審判を請求する準備がある旨を伝えた事実とそれを裏付ける証拠（書簡等）に代る，これらと同等の事情があるといえる。
以上より，被請求人の本件商標の使用は，本件審判が請求されることを知った後のものであることは明らかであるから，商標法５０条３項に該当し，同条１項に規定する登録商標の使用に該当しない。」
(3)被請求人（原告）の主張
「被請求人は，「本件審判の請求は成り立たない，審判費用は請求人の負担とする，との審決を求める。」と答弁並びに弁駁及び平成１７年５月１１日付け上申書に対する答弁し，その理由を要旨次のとおり述べ，証拠方法として，乙１ないし９を提出した。」「(1)本件商標は，本件取消審判の請求に係る商品中「ハンカチ」及び「クッションカバー（布団カバー）」に使用されている。被請求人は該事実を立証するため，本件商標を含んだタグとこれら商品とが包装された状態の写真を提出する（乙１）。その写真に写っている商品が取消請求に係る商品「ハンカチ」及び「クッションカバ一（布団カバー）」であることは明らかであり，また，タグ上表示されている標章が本件商標と社会通念上同一のものであることは明らかである。したがって，取消請求に係る商品について商標法２条３項第１号の使用がされていたといえる。
(2)本件取消審判の請求の登録日は，平成１６年（２００４年）９月３０日である。しかるに，上記商品は２００４年７月１７日ないし同年９月５日の間開催された岐阜県美術館並びに２００４年９月１５日ないし同年１０月３日の間開催された大丸ミュージアム・梅田で開催された「ウィリアム・モリスとアーツ＆クラフツ展」で販売されたものである。被請求人は該事実を立証するため，「ウィリアム・モリスとアーツ＆クラフツ展」を取り上げた株式会社ブレーントラストのホームページの抜粋（乙２）並びに岐阜県美術館への本件商標が使用されたハンカチの株式会社ブレーントラストの平成１６年７月１４日付納品書の写し（乙３），株式会社ブレーントラストから同ハンカチの製造を委託されたフレーミング中西株式会社の同社宛ての平成１６年７月３１日付請求書写し（乙４），株式会社ブレーントラストへの同ハンカチのフレーミング中西株式会社の平成１６年７月１４日納品伝票写し（乙５），フレーミング中西株式会社への平成１６年７月１４日株式会社ブレーントラスト受領書写し（乙６），岐阜県美術館への本件商標が使用されたクッションカバーの株式会社ブレーントラストの平成１６年７月１６日付納品書写し（乙７），株式会社ブレーントラストから同クッションカバーの製造を委託されたＳＫＹＴＲＡＤＩＮＧ＆   ＳＥＲＶＩＣＥＰＴＥ（ベトナム）の同社宛ての平成１６年８月２日付請求書写し（乙８）を提出する。これら取引書類には本件商標及び商品が表示されているから，商標法２条３項８号の使用がされていたといえる。これらの証拠方法から，本件商標が本件取消審判の請求の登録前３年以内に使用されていたことは客観的に証明された。
(3)本件商標を使用している株式会社ブレーントラストは，当該商標の当初の商標権者であり，被請求人である現在の商標権者より本件商標の移転後の平成１３年９月２７日以降通常使用権の承諾を得ている。被請求人は該事実を立証するため，商標使用権設定書の写しを提出する（乙９）。
(4)以上のことから，本件商標が本件審判の取消請求に係る商品について予告登録前３年以内に通常使用権者によって使用されていたことが客観的に証明された。したがって，本件商標の登録は取消を免れることが出来る。」


「(1)商標法５０条３項は「登録商標の使用がその審判が請求されることを知った後のものであることを請求人が証明したとき」と規定している。そして，「審判が請求されることを知った」とは，譲渡交渉やライセンス交渉の際に「交渉不成立のときは不使用取消審判の請求をする」旨の意思表示をされた場合等と解され，その旨を内容証明又は第三者立会いの下等で明確・確実に伝える方法を採る必要があるとされている(特許庁編工業所有権法逐条解説)。しかるに，請求人は当該主張を裏付けるものとして本件商標に対する異議の決定，被請求人の代理人が本件商標を侵害している者に対して送付した警告書，侵害している者からの回答書，被請求人の代理人の名刺の写しを提出するのみであり，これら書類中では請求人が被請求人に対して交渉不成立のときは不使用取消審判の請求をする旨の意思表示がされたことは何ら見出せない。
したがって，請求人は本件商標の使用がこの審判が請求されることを知った後のものであることを証明していない。
(2)請求人は交渉が行われ，その交渉が決裂したので不使用取消審判が請求されることを知り得ていたと主張するが，そもそもこのような交渉が行われていたこと自体を何ら立証していない。さらに，その交渉が行われ決裂したいことをもって不使用取消審判が請求されるであろうことを知っていたとは到底いえない。
ちなみに，本件商標が使用された商品を販売された大丸ミュージアム・梅田並びに岐阜県美術館で開催された「ウィリアム・モリスとアーツ＆クラフツ展」は英国大使館の後援下で，ウィリアム・モリスの正当な後継人であり同氏の住居を美術館したウィリアム・モリス・ギャラリー（ＬＬＯＹＤＰＡＲＫ，ＦＯＲＥＳＴＲＯＡＤ，ＬＯＮＤＯＮ所在）と協力して行われたものであり，本来このような展覧会を開催するには準備期間として３年を要するものである。不使用取消審判が請求されることを知って，展覧会を準備開催し，同展覧会で本件商標が使用された商品を販売することは決してできない。この点からも請求人の主張は実情にそぐわない，妥当を欠くものといわざるを得ない。
請求人が本件商標の使用は本件審判が請求されることを知った後のものであると主張していることは，本件審判の請求の登録前３年以内に本件商標の使用自体があったことを請求人自身が認めていることを意味する。
(3)まとめ
以上のように，本件審判の請求の登録前３年以内に本件商標の使用されたことが請求人によっても認められ，しかも，この使用が本件審判が請求されることを知った後のものであるとの立証されていない。」
(4)審決の判断
「１請求人は，被請求人による本件商標の使用は，商標法５０条３項の規定「第１項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に，日本国内において商標権者，専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であって，その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知った後であることを請求人が証明したときは，その登録商標の使用は第１項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし，その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは，この限りでない。」に該当するものである旨主張し，その事実を証する書面として，甲１ないし４を提出した。２そこで，請求人提出に係る甲１ないし４について検討するに，(1)請求人の前身である「アーサーサンダーソン   アンドサンズリミテッド」は，本件商標に対して登録異議（異議２００１ー９０７１６）の申し立てを行ったが，その主張は採用されなかった（甲１）。
(2)被請求人の代理人であるＡ法律事務所のＢ弁護士は，２００３年４月２８日付けで，請求人のライセンシーである「マナトレーディング株式会社」に対し，商標権侵害通知を送付している（甲２）。
(3)これに対して，「マナトレーディング株式会社」は，平成１５年（２００３年）５月２日付けで，回答書を送付している（甲３）。
(4)請求人は，平成１６年（２００４年）３月１０日に，被請求人の代理人であるＢ弁護士が，請求人の代理人事務所に赴き，本件商標の譲渡の打診があった旨主張しているが，その証明書として提出された甲４は，Ｂ弁護士の名刺の写しのみである。３以上の事実から，下記の事実が認められる。
(1)請求人は，本件商標の登録に対して異議申立を行ったが，その主張が採用されなかった事実。
(2)被請求人から請求人のライセンシーである「マナトレーディング株式会社」に対し，商標権侵害通知がなされた事実。
(3)但し，前記２の（４）の「被請求人の代理人が，請求人の代理人事務所に赴き，本件商標の譲渡の打診を行った。」旨の主張は，その事実を証する書面が，被請求人の代理人の名刺１枚のみでは，証拠資料として不十分であるといわざるを得ない。(4)しかしながら，前記の事実からすれば，請求人が本件商標に対して不使用取消の審判請求をするであろうことは，容易に推認されたとみるのが相当である。４そして，被請求人が提出する本件商標の使用証拠は，平成１６年７月１７日からのものであり，これは，本件審判の請求前３月（平成１６年６月８日）から本件審判の請求の登録の日（平成１６年９月３０日）までの間の使用にあたる。してみれば，被請求人の本件商標の使用は，本件審判が請求されることを知った後のものであると認められるものであり，また，その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを明らかにしていない。
したがって，本件商標の登録は，商標法５０条３項に該当し，同条１項に規定する本件商標の使用に該当しないものであるから，その指定商品についての登録を取り消すべきものである。」
第３原告の主張の要点
審決は，①原告から許諾を受けた通常使用権者は，本件審判請求の登録日の前３年以内に，本件商標をその指定商品について使用していたと認定判断した上で，②その通常使用権者による本件商標の使用は，本件審判の請求がされることを知った後であると認定判断した。審決は，②の認定判断を誤った結果，本件商標登録を取り消したものであり，違法であるから取り消されるべきである。
１本件商標の使用について


原告から本件商標の使用許諾を受けたブレーントラストは，本件審判の登録前３年以内に，本件商標を，その指定商品について使用した。(1)本件商標は，「ハンカチ」及び「クッションカバー（布団カバー）」（以下それぞれ「本件ハンカチ」及び「本件クッションカバー」といい，両者を併せて「本件各商品」という。）に使用されていた。甲１の１は，本件各商品が，本件商標を記載したタグ（以下「本件タグ」という。）とともに包装された状態の写真である。その写真に写っている商品が「ハンカチ」及び「クッションカバー（布団カバー）」であること，及び本件タグ上に表示されている標章が本件商標と社会通念上同一のものであることは明らかである。
被告は，本件商標と本件タグとは構成が異なっており，本件商標の使用とはいえないと主張するが，本件商標と本件タグを比較すると，「Morris」の小文字部分が「MORRIS」と大文字になっており，また「&Co.」の部分がやや装飾的な字体となっているが，本件タグに記載された商標は，本件商標の書体のみに一部変更を加えた同一の文字からなる商標であり，同一の呼称及び観念を生ずる商標であるから，社会通念上同一と認められる商標（商標法５０条１項）である。(2)本件各商品は，平成１６年７月１７日から同年９月５日までの間，岐阜県美術館において，また，平成１６年９月１５日から同年１０月３日までの間，大丸ミュージアム・梅田において開催された「ウィリアム・モリスとアーツ＆クラフツ展」の会場において販売された。このことは，「ウィリアム・モリスとアーツ＆クラフツ展」を取り上げたブレーントラストのホームページの抜粋（甲２），本件ハンカチについて，ブレーントラストから岐阜県美術館宛ての平成１６年７月１４日付け納品書の写し（甲３），本件ハンカチの製造を委託されたフレーミング中西株式会社からブレーントラスト宛ての平成１６年７月３１日付け請求書の写し（甲４），平成１６年７月１４日付け納品伝票の写し（甲５）及びブレーントラストからフレーミング中西株式会社宛ての平成１６年７月１４日付け受領書の写し（甲６），並びに本件クッションカバーについて，ブレーントラストから岐阜県美術館宛ての平成１６年７月１６日付け納品書の写し（甲７）及び本件クッションカバーの製造を委託されたＳＫＹＴＲＡＤＩＮＧ＆   ＳＥＲＶＩＣＥＰＴＥ（ベトナム）からブレーントラスト宛ての平成１６年８月２日付け請求書の写し（甲８）から明らかである。
本件審判の請求日は，平成１６年９月８日であることから，本件登録商標は，その前３年（平成１３年９月８日）以内に日本国内において使用されたことになる。(3)ブレーントラストは，本件商標の出願人であり，当初の商標権者であるが，平成１３年９月１９日（移転登録時），原告に対し，本件商標権を譲渡し（甲９の１），その後，同年９月２７日，本件商標の通常使用権の設定を受けた（甲９の２）。
(4)以上のとおり，本件商標は，指定商品について，本件審判の請求の登録（平成１６年９月２７日）前３年以内に日本国内において，通常使用権者であるブレーントラストによって使用された。
２本件審判請求がされることを知っていたかどうかについて本件商標の使用は，本件審判の請求がされることを知る前の使用である。(1)審決は，被告が，本件商標の登録に対して異議申立てを行ったが，その主張が採用されなかった事実，原告の代理人から被告のライセンシーであるマナトレーディング株式会社（以下「マナトレーディング」という。）に対し，商標権侵害通知が送付された事実のみに基づいて「被告が本件商標に対して不使用取消の審判請求をするであろうことは，容易に推認されたとみるのが相当である。」と認定判断したが，この認定判断は十分な証拠に基づかず，かつ経験則に反する誤ったものである。
(2)本件審判請求に至るまでの事実経過は，以下のとおりである。ア平成１６年３月１０日ころ，原告の代理人であるＢ弁護士（以下「Ｂ弁護士」という。）は，被告の前身であるとされるアーサー・サンダーソン・アンド・サンズ・リミテッド（以下「サンダーソン」という。）の代理人に対し，被告代理人の事務所において，本件商標権の譲渡の打診を行った（甲１３）。イその後，サンダーソンは，被告代理人を通じて，平成１６年３月１９日付けで，Ｂ弁護士に対し，ファックスにより，本件商標の譲受交渉について現在検討中であり，今しばらく時間を要するので，交渉の時間を猶予して欲しい旨を回答した（甲１７）。
ウところが，その後，サンダーソンからは，原告に対し，何らの連絡もなかったところ，６か月近い期間が経過した平成１６年９月７日，Ｂ弁護士は，被告代理人から，突然，「被告（前サンダーソン所有に係る商標登録の譲受人）の指示により，本件商標の登録に対し，不使用取消審判の請求をする」旨記載され，「ご期待に沿えず，申し訳ありません。何卒，よろしくお願い申し上げます。」と記載されたファックス（甲１８）を受領し，本件審判の請求がされることを知った。(3)以上の原告代理人と被告代理人との間のやり取りの経緯からも明らかなとおり，原告が本件審判の請求がされることを知ったのは，平成１６年９月７日であって，それ以前には，本件審判の請求がされることを知らなかった。審決は，前記のとおり，原告は本件審判の請求がされることを知って本件商標を使用したと認定判断するが，被告は，本件商標の不使用取消の審判を請求する以外にも，本件商標と同一又は類似の商標の使用をやめること，本件商標の譲渡・使用許諾を受けることなど，いくつかの選択可能な対応策をとり得たのであり，被告が本件商標の不使用による登録取消審判を請求するのであれば，まず不使用取消審判を請求する旨の内容証明郵便等の書面による通知をするのが通常である。ところが，被告から本件審判を請求する旨の通知がされたのは，平成１６年９月７日になってからであり，このことからも，原告がそれまで本件審判の請求がされることを知らなかったことは明らかである。
(4)本件商標の使用は，以下のとおり，本件審判請求がされる３月以上も前から計画され，準備されてきたものである。
アブレーントラストは，平成元年（１９８９年）３月１日から同月２８日までの間，東京の伊勢丹美術館において，また，同年４月１９日から５月１日までの間，大阪の大丸ミュージアムで開催された「ウィリアム・モリス展」（主催朝日新聞社，後援外務省／文化庁／ブリティッシュ・カウンシル／社団法人・日本建築学界）において，協力者として参加し，カタログの編集などを行った。この「ウィリアム・モリス展」は，これまで日本国内では当時一般に知られていなかった英国のデザイナーであるウィリアム・モリス（１８３４年生まれ，１８９６年没）を広く紹介する展覧会となった（甲１９）。


イ本件商標の通常使用権者であるブレーントラストは，ＷＩＬＬＩＡＭＭＯＲＲＩＳのデザイン画を所蔵している英国・国立ヴィクトリア・アンド・アルバート美術館の一部門として同美術館の所蔵するコレクションの複製品について商標のライセンスを他人に与える業務を行っているＶ＆Ａエンタープライズ・リミテッドとの間で，ブレーントラストが日本でＷＩＬＬＩＡＭＭＯＲＲＩＳのデザインを使用し，商品を「ＷＩＬＬＩＡＭＭＯＲＲＩＳ／ウィリアムモリス」の名前の下で製造販売するライセンス業務のエージェントとなる契約を締結し，平成４年（１９９２年）４月１日，かかるエージェント業務を，ブレーントラストから原告に移管した（甲２０）。
ウ平成１６年（２００４年）７月１７日から同年９月５日までの間，岐阜県美術館（主催岐阜県美術館，中日新聞社）において，また，同年９月１５日から１０月３日までの間，大丸ミュージアム・梅田（主催朝日新聞社）において，また，同年１０月７日から１０月１９日までの間，大丸ミュージアム・東京（主催朝日新聞社）において，「ウィリアム・モリスとアーツ＆クラフツ展」が，ウィリアム・モリス・ギャラリーの協力で開催された。ブレーントラストは，同展覧会の企画・組織に当初から参画し，カタログの編集も行い（甲２１），この展覧会の際，販売するハンカチ及びクッションカバーに本件商標を使用した。エかかる展覧会を開催するためには，長期間の準備が必要であることは明らかであり，ブレーントラストは，マイケル・ホワイトウェイとの間において「ウィリアム・モリスとアーツ＆クラフツ展」の展示に関する契約を，平成１５年６月１２日に締結し（甲２２），またこの展覧会のカタログの出版については，平成１６年２月１９日付けで図録出版事業案，同年３月４日付けで図録のスケジュール案を作成しており（甲２３，２４），さらに販売されたハンカチについては，平成１６年５月３０日には，ブルーミング中西株式会社から見積書を受け取り，そのころ発注をしている（甲２５）。
オ以上のとおり，ブレーントラストは，平成１６年６月８日以前から，本件商標を上記の「ウィリアム・モリスとアーツ＆クラフツ展」において販売する商品に使用することを計画し，準備していたことは明らかである。本件商標の使用は，決して一過性の駆け込み使用ではない。
３結論
以上のとおり，原告から通常使用権の設定を受けたブレーントラストは，本件審判の請求がされることを知る以前から，本件商標の使用を計画し，本件商標を使用していたのであるから，本件商標の使用は，商標法第５０条３項本文には当たらない。しかるに，審決は，本件商標の使用が商標法第５０条３項本文に該当すると誤って判断したものであり，違法であるから取り消されるべきである。
第４被告の主張の要点
本件商標は，本件審判請求の登録日の前３年以内に，その指定商品について使用されていないが，仮に，そのような使用がされていたとしても，本件商標の使用は，本件審判の請求がされることを知った後のものであるから，本件商標登録は取り消されるべきであるとの審決の判断に誤りはない。
１本件商標の使用について
原告は，本件審判の登録前３年以内に，本件商標を，その指定商品について使用したと主張するが，そのような事実を認めるに足る証拠はない。原告は，甲１の１の写真に写された商品は，ハンカチ又はクッションカバーが包装されたものであり，本件商標が使用されたタグが付されていると主張する。しかしながら，甲１の１の写真を見ても，包装の中身の商品は明らかでなく，タグも包装ごとにその位置が異なるなど，単に包装の上にのせたような状態であり，商品とタグの具体的な関係も不明である。
また，甲１，２のタグ上に表示されている標章は，本件商標とはその構成を異にしており，社会通念上も同一の商標とはいえない｡本件タグ上に表示されている標章は，本件商標と｢MORRIS｣との部分を共通にするとしても，本件商標の「Co.」に相当する部分の構成形態は特殊のものであり，その構成部分からは何らの称呼も観念も生じ得ない。また，両者は，全体として観察した場合においても社会通念上同一とは認められない。
さらに，甲２に表示されている標章は，｢ウィリアム･モリス展｣を指称する文言からなり，その下方に配置されているウィリアム・モリスの顔写真ともあいまって，ウィリアム・モリス展を示す表示であるにすぎず，縦の垂直線によって分断されたその右側に記載されている商品の出所を表示する標識として用いられているものとはいえない。
甲３０（原告代表者の陳述書）には「ウィリアム・モリス展は，平成１６年７月１７日から開催され，最初の開催会場である岐阜県美術館において，本件商標を記載したタグを付したハンカチ，クッションカバーを販売した」旨が記載されている。しかし，当該タグがどのようなものであるか，また記載されている商標がどのようなものか明らかでない。また，そのハンカチ，クッションカバーの内容も明らかでなく，この記載をもって，本件商標が商品ハンカチ，クッションカバーに使用されていたものと認めることもできない。
以上のとおり，本件においては，本件審判の登録前３年以内に，原告が本件商標を使用したと認めるに足る証拠はない。
２本件審判請求がされることを知っていたかどうかについて(1)そもそも，商標法５０条３項は，登録商標の取消しを免れるために行われる駆け込み使用を防止するために，不使用取消審判の請求前３か月からその審判請求の登録日までの間に，商標権者等が取消審判請求が行われる可能性のあることを知って行った商標使用について「使用」と認めないことしたものである。したがって，審判請求人は，審判被請求人が審判請求がされる可能性があることを知って開始した使用であることを立証すれば足りる。
同項が「審判の請求前３月」としているのは，ライセンス交渉等の交渉に入ってから不使用取消審判を請求するまでに通常３か月程度かかるとの予測に基づくものであるから，ライセンス交渉等を受けた商標権者が交渉の進展具合からみて不使用取消審判を起こされることを察知した後に使用したときは，その商標登録は取消しを免れない。商標法５０条３項にいう「知った後」の使用に該当するというには，商標権者に審判請求をする旨の告知が内容証明郵便等により行われたことを必ずしも要するものではない。本件のように，高いライセンス料や譲渡対価として法外な金額が提示されたという交渉経緯や，商標制度に通暁した法律専門家がその交渉に関与したという事実関係の下では，原告は，不使用取消審判による攻撃があることを当然に想定していたと考えるのが合理的である。


(2)ウィリアム・モリス展が，長期にわたる念入りかつ緻密な計画のもとに遂行され，着実に実行されてきたことが事実であるとしても，それは，あくまでもウィリアム・モリス展についてであって，本件商標の指定商品についての使用についてではない。このことは，英国のハスラム・アンド・ホワイトウェイ社との契約書（甲２２）が原告が展覧会開催のコーディネーターとなる旨の契約内容であり，株式会社ダリとの業務委託契約書（甲２８）が図案・商品の作成に関する内容であって，本件商標の使用に関する内容ではないことからも明らかである。他方，原告代理人が被告代理人を訪れ，本件商標の譲渡の打診をしたのは，平成１６年３月１０日である。このころは，平成１６年７月からのウィリアム・モリス展が最終的に決まり，カタログ作成作業も本決まりとなり，作成作業を本格的に進めていた段階であり，カタログに掲載する商標も確定していたはずである。原告代理人がその時期に被告代理人に本件商標の譲渡を打診したという事実は，原告が，その時点において，ウィリアム・モリス展のカタログに本件商標を使用することを予定していなかったことを示している。
本件商標の譲渡の打診は，突然に原告側から申し入れられたものであり，その際，原告代理人は，原告は商標「WilliamMorris」を中核として事業を展開しており，本件商標はプロテクトとして所有していると説明をし，本件商標を１億円で譲渡したいと提案した上，条件が合えば本件商標を他者に譲渡することも考えていると付け加えている（乙１０，１１）。これは，本件商標の使用を計画している商標権者からの申出としては不自然である。
(3)以上のとおりの原告と被告との間の交渉の経緯に照らすと，被告が「本件商標に対して審判請求をするであろうことは，容易に推認されたとみるのが相当である」として本件商標登録を取り消した審決の認定判断は相当である。
３結論
本件登録商標は，継続して３年以上，日本国内において，商標権者，専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても，本件商標の指定商品について使用された事実がなく，仮に使用されているとしても，その使用は商標法５０条３項に該当するものであるから，本件商標登録を取り消すべきとした審決の判断は相当である｡
第５当裁判所の判断
１商標法５０条３項は，「審判の請求前３月からその審判の請求の登録の日までの間に，日本国内において商標権者，専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品…についての登録商標の使用をした場合であって，その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知った後であることを請求人が証明したときは，その登録商標の使用は第１項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。」と規定する。
本件における争点は，①本件商標の通常使用権者であるブレーントラストが，本件商標をその指定商品について使用したかどうか，②その使用が「本件審判請求前３月」（平成１６年６月８日）から本件審判請求の登録の日（平成１６年９月２７日）までの間である場合，本件商標の使用が本件審判の請求がされることを知った後であるかどうか，の２点である。
審決は，上記①について，本件登録商標は，本件審判請求前３月から本件審判請求の登録の日までの間に使用されたと認定した上で，上記②について，その使用は本件審判請求がされることを知った後のものであるとして，本件商標登録を取り消した。
これに対し，原告は，審決の上記①についての認定判断は正しいが，上記②についての認定判断は誤っているので，審決は取り消されるべきであると主張し，被告は，本件では上記①の要件を認めるに足る証拠もないとした上で，上記②についての審決の認定判断は正しいので，本件商標登録を取り消した審決の判断に誤りはないと主張する。
２証拠により認められる事実等
本件証拠（後掲）によれば，以下の事実（争いのない事実も含む。）を認めることができる。
(1)本件商標は，平成１２年７月３日にブレーントラストにより出願され，平成１３年６月２２日に商標登録がされた。その後，ブレーントラストは，本件商標権を原告に譲渡し，平成１３年９月１９日にその旨の登録がなされるとともに，同月２７日，原告からその通常使用権の設定を受けた（甲９の１，２）。(2)被告の前身であるサンダーソンは，平成１３年９月２１日，本件商標登録に対し，異議の申立て（異議２００１－９０７１６号事件）をしたが，平成１４年７月２５日，特許庁は，本件商標登録を維持する旨の決定をし，この決定は確定した（甲９の１，１０）。
(3)原告は，被告のライセンシーであるマナトレーディングに対し，平成１５年４月２８日付け通知書を送付し，本件商標権の侵害行為を停止することを要求するとともに，本件商標使用を希望するのであれば，使用許諾の申請をするように求めた（甲１１）。これに対し，マナトレーディングは，原告に対し，同年５月２日付け回答書を送付し，同社から輸入元であるサンダーソンに連絡したとして，回答時間の猶予を求めた（甲１２）。
(4)平成１６年３月１０日ころ，原告代理人であるＢ弁護士は，被告代理人を訪問し，本件商標権の譲渡について打診した。これに対し，被告代理人は，Ｂ弁護士に対し，同月１９日付けの書面を送付し，本件商標の譲受交渉については，サンダーソンに連絡し，検討中との回答が届いているが，今しばらく時間がかかるとして，交渉時間の猶与を求めた（甲１３，１７）。
(5)その後，Ｂ弁護士は，被告代理人から，平成１６年９月７日付けファクシミリを受領し，サンダーソン所有に係る商標の譲受人である被告の指示により，本件商標登録について不使用取消審判請求をする運びになったとの連絡を受けた（甲１８）。
(6)平成１６年７月１７日から９月５日にかけて，ブレーントラストは，「ウィリアム・モリスとアーツ＆クラフツ展」を，岐阜において開催した。ブレーントラストは，その展覧会場において，出典作品のデザイン・モチーフを用いた商品を販売した。販売された商品のうち，ハンカチ，クッションカバーのタグには，「MORRIS&Co.」（ただし，「&」は装飾的な字体であり，「Co.」のうち「o」は「C」の右側上半分に記載され，「o」の真下に「.」が付されている。）との標章（以下「甲１標章」という。）が付されている（甲１～８）。
３本件商標の使用について


(1)上記認定事実，とりわけ，２(6)記載の事実によれば，平成１６年７月１７日から９月５日にかけて，岐阜において開催された「ウィリアム・モリスとアーツ＆クラフツ展」において，甲１標章が使用されたとの事実を認めることができる。本件商標と甲１標章を対比すると，甲１標章は，上記のとおり，本件商標の「Morris&Co.」のうち，「Morris」の部分が大文字で表記され，「&」に装飾的な字体が用いられ，「Co.」のうち「o」が「C」の右側上半分に記載され，「o」の真下に「.」が付されている点で異なる。
しかしながら，甲１標章と本件商標において使用されているアルファベット等は，大文字か小文字か，あるいはデザイン化されているかどうかの違いはあるものの同一であり，いずれからも，「モリスアンドカンパニー」との呼称が生じ，「モリス商会」ないしは「モリス会社」との観念が生じるものと認められる。このような本件商標と甲１標章で使用されている文字の共通性や，呼称及び観念の同一性に照らすと，甲１標章は，商標法５０条１項にいう「社会通念上同一と認められる商標」というべきである。
(2)これに対し，被告は，①甲１の１の写真に写った包装の中身の商品は明らかでなく，その商品に対応してタグが付されていたかどうかもはっきりしない，②甲１，２のタグ上に表示されている甲１標章は，本件商標とはその構成を異にしており，社会通念上も同一の商標とはいえない，③本件タグ上の表示は，ウィリアム・モリス展を示す表示にすぎない，などと主張する。
しかしながら，前記判示のとおり，甲１ないし８によれば，甲１の１の写真に写されている商品が包装されたハンカチ及びクッションカバーであり，それぞれの商品に対応してタグが付されていると認められ（確かに，甲１の１，２によれば，写真の写しが証拠として提出されていることもあって，タグの付され方などには多少不自然な感じがないではないが，この点について，被告は単にこれを指摘するのみで，格別の反証活動をしておらず，甲２～８と合わせて考えるならば，上記のとおり認められる。），また，本件タグに記載されている甲１標章は，前記判示のとおり，外観やデザインにおいて本件商標とは多少異なるが，使用されている文字の共通性や，呼称及び観念の同一性に照らすと，本件商標と社会通念上同一ということができる。さらに，本件各商品に付されたタグには，「ウィリアム・モリスとアーツ＆クラフツ」という展覧会名が記載されているが，これは本件各商品が同展覧会の開催を記念して発売されたことから展覧会名を付しているにすぎず，展覧会名の下に記載された甲１標章は，タグのつけられた商品の出所表示機能を有するというべきである。
(3)以上によれば，原告から本件商標権の使用許諾を受けたブレーントラストは，「本件審判請求前３月」である平成１６年６月８日から本件審判請求の登録の日である平成１６年９月２７日までの間に，本件登録商標（より正確には，商標法５０条１項の規定により本件登録商標に含むとされている，本件商標と社会通念上同一と認められる商標）を，本件商標の指定商品について使用したと認めることができる。
４本件審判請求がされることを知った後かどうかについてそこで，次に，ブレーントラストによる本件登録商標の使用が，本件審判請求がされることを知った後であるといえるかどうかについて検討する。(1)上記認定事実，とりわけ上記２(2)ないし(5)によれば，①被告の前身であるサンダーソンは，本件商標登録に対して異議の申立てを行ったが，特許庁は平成１４年７月２５日に本件商標登録を維持する旨の決定をし，その後，本件審判請求まで，サンダーソン又は被告から本件商標登録の有効性を争う審判請求等はなされず，またそのような審判請求を行う旨の意思表示が原告にされ
たこともないこと，
②原告は，平成１５年４月２８日付け通知書をもって，被告のライセンシーであるマナトレーディングに対し，本件商標権の侵害行為を停止することを要求し，マナトレーディングは，同年５月２日付け回答書をもって，回答の猶予を求めたが，その後，この問題について原告側と被告側との間でやりとりはなく，原告側又は被
告側が何らかの法的な措置をとったこともないこと，
③平成１６年３月１０日ころ，原告代理人は，被告代理人に対し，本件商標権の譲渡について打診したが，被告代理人は，同月１９日付けの書面をもって，サンダーソンが検討中であることを理由として交渉時間の猶与を求め，その後，原告側と
被告側で交渉は全く進められていないこと，
④そうしたところ，平成１６年９月７日付けファクシミリにより，被告代理人から原告代理人に対して，被告の指示により，本件商標登録について不使用取消審判
請求をすることになった旨の連絡がされたこと，
の各事実が認められる。
(2)審決は，(i)被告の前身であるサンダーソンが本件商標の登録に対して異議申立てを行ったが，その主張が採用されなかった事実，(ii)原告からマナトレーディングに対し，商標権侵害通知がなされた事実，の２つの事実に基づいて，被告が「本件商標に対して不使用取消の審判請求をするであろうことは，容易に推認されたとみるのが相当である」と判断している。
アしかしながら，被告の前身であるアーサー・サンダーソンによりなされた異議申立てに対する決定が出されたのは，本件登録商標の使用がなされた約２年前の平成１４年７月２５日であり，前記判示のとおり，その後，本件審判請求まで，サンダーソン又は被告から本件商標登録の有効性を争う審判請求等はなされず，またそのような審判請求を行う旨の意思表示が原告にされたと認めるに足る証拠もないのであるから，上記異議申立ての事実から，本件登録商標を使用する際に，原告が本件審判の請求がされることを知っていたと推認することはできない。イ次に，マナトレーディングに対する本件商標権侵害の警告については，平成１５年５月２日ころ以降，原告側と被告側との間で交渉が行われたことはないのであるから，その１年以上も後になって本件登録商標を使用するときに，この件を契機として，被告から本件審判が請求されることを原告が予期していたとは考えられない。
ウさらに，本件商標権の譲渡の打診についても，平成１６年３月１９日ころ以降，被告側からは明確な回答はなく，原告が本件登録商標を使用した当時，原告は被告側の検討結果の連絡を待っている立場にあったのであるから，原告としては被告から本件商標権の譲渡に関して何らかの回答があるか，あるいは被告側から回答がないまま交渉が自然消滅する可能性は予期し得たとしても，本件登録商標の使用がなされた当時，被告からいきなり本件審判が請求されることを知っていたとは考えられず，同年９月７日以前に，被告側から審判請求について示唆があったことを示す証拠も存在しない。


Sperrbereich122
Nase
Führungsspur
Führungsspur
Nase
Kanülenansatz115
Kanülenansatz33Kanülenansatz
ansatz
AnästhesiebesteckPatentansprüche
Führungsspur
Sperrbereich
NaseKanülenansatz
Sperrbereich
Nase
Sperrbereich
FührungsspurinnerEnde
Führungsspur
NaseAbflachung
NaseAbflachung
Sperrbereich
NaseFührungsspurSchenkel
Nase
Führungsspur
AbflachunginnerenSchulter
innerenSchulter
NaseSperrbereich
NaseSperrbereich
innerenSchulter
Nut
FührungsspurSchenkel
Schenkel
Nase
Sperrbereich122
KanülenansatzNase
SchulterAbflachung
Stutzen
Sperrbereich
Stutzen
Kanülenansatz
Sperrbereich
EpiduralkanüleKanülenansatz
StutzenNut
NutSchenkel
Stutzen
SchenkelNut
SchenkelSperrbereich
SperrbereichStutzen
Nase
NutNase
Schenkel
Schenkel
Dura
Epiduralkanüle
Spinalkanüle
Sperrbereich122
Nase
Sperrbereich122
Sperrbereich
Nase
NaseSperrbereich
Sperrbereich
Nase
Führungsspur121
Nase
Kanülenansatz115Kanülenansatz   33
Kanülenansatz
Anästhesiebesteck
PatentansprücheFührungsspur
Sperrbereich
Nase
Kanülenansatz
Sperrbereich
NaseSperrbereich
FührungsspurinnerEnde
Führungsspur
NaseSperrbereich
FührungsspurinnerEnde
Führungsspur
AbflachunginnerenSchulter
NaseinnerenSchulter
Spinalkanüle
Epiduralkanüle
Schulter
innerenSchulter
innerenSchulter
Schulter
Schulter
NaseAbflachung
NaseAbflachung
Sperrbereich
Kanülenansatz
Kappe
NaseNase
NaseEpiduralkanüle
KanülenansatzAbflachung
AbflachungSchulter
NaseAbflachung
Nase
NaseSchulter
Abflachung
NaseFührungsspurSchenkel
Nase
Führungsspur
Nase
Schenkel
Schenkel
AbflachunginnerenSchulter
innerenSchulter
Nase
Sperrbereich
Abflachunginneren
Schulter
innerenSchulter
NaseSperrbereich
AbflachunginnerenSchulter
NaseinnerenSchulter
Spinalkanüle
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inneren
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NaseAbflachung
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SpinalkanüleAbflachung
Nase
NaseAbflachungFührungsspur
innerenSchulter
AbflachungFührungsspur
inneren
SchulterNaseSperrbereich
Nase
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innerenSchulter
Nut
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Schenkel
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NaseSperrbereich
innerenSchulter
innerenSchulter
1Nase
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Schenkel
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Epiduralkanüle
Epiduralkanüle
Epiduralkanüle
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KanülenansatzKanülenansatz
Paßteil
KanülenansatzPaßteil
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EpiduralkanüleDura
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KanülenansatzNaseSperrbereich
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NaseStutzen
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innerenSchulterNase
innerenSchulterSpinalkanüle
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NasePaßteil
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AbflachungAbflachung
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NaseNaseEpiduralkanüle
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Nut
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SchenkelNut
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NaseNut
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Dura
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Epiduralkanüle
Epiduralkanüle


主　　　　　　　文
被告人を懲役２年に処する。
未決勾留日数中３０日をその刑に算入する。
理　　　　　　　由
【罪となる事実】
被告人は，大阪府豊中市ａ町ｂ番ｃ所在の宅地（８０．０１平方メートル。以下「本件土地」という。）上に所在する家屋番号ｂ番ｃの木造スレート葺３階建の居宅・車庫（住居表示は大阪府豊中市ａ町ｄ番ｅ号。以下「本件建物」という。）を所有していたＡ株式会社の代表取締役であるとともに本件建物に居住する者であるが，強制競売手続により本件土地を買い受けたＢ株式会社から本件建物の登記名義人であったＡ株式会社等及び本件建物に居住している被告人等が順次建物収去土地明渡等を求める民事訴訟を提起されていずれも敗訴し，Ｂ株式会社による建物収去土地明渡の強制執行を免れるため，本件建物を仮装譲渡し，その旨の登記手続をおこなうことを企て，被告人の妻でＡ株式会社等の取締役であるとともに本件建物に居住するＣと共謀の上，Ｄが本件建物を所有する事実がないのに，平成１３年９月７日，同市ｆ町ｇ番ｈ号Ｅ法務局Ｆ出張所において，同出張所登記官に対し，本件建物について，真正な登記名義の回復を原因とし，権利者をＤ，義務者を当時本件建物の登記簿に所有者（共有者）として登記されＢ株式会社が申し立てた建物収去土地明渡の強制執行の相手方とされていたＧ及びＨとする，共有者全員の持分全部の移転を求める登記申請書等の関係書類を提出し，その情を知らない同出張所登記官をして，本件建物の登記簿の原本にその旨の不実の記載をさせ，そのころ，これを同所に備え付けさせて行使するとともに，強制執行を免れる目的で本件建物を仮装譲渡したものである。
【証　拠】
省　略
【法令の適用】
罰条　　　　　　　公正証書原本不実記載　　　刑法６０条，１５７条１項
不実記載公正証書原本行使　刑法６０条，１５８条１
項，１５７条１項
強制執行妨害　　　　　　　刑法６０条，９６条の２
科刑上一罪処理　　刑法５４条１項前段，後段，１０条（公正証書原本不実記載と不実記載公正証書原本行使との間には手段結果の関係があり，公正証書原本不実記載と強制執行妨害，及び，不実記載公正証書原本行使と強制執行妨害とは，それぞれ１個の行為が２個の罪名に触れる場合であるから，結局，以上を１罪として，刑及び犯情の昀も重い不実記載公正証書原本行使罪の刑で処断）
刑種選択　　　　　懲役刑
未決算入　　　　　刑法２１条
【量刑に当たって特に考慮した事情】
１　本件は，被告人ら家族が居住する建物の敷地を競落した者からの被告人やその経営する会社等に対する建物収去（退去）土地明渡等請求訴訟に敗訴した被告人が，同判決に基づく建物収去土地明渡の強制執行を妨害しようと企て，妻と共謀の上，不実の共有者全員持分全部移転登記を申請して登記簿にその旨の記載をさせこれを法務局出張所に備え付けさせて本件建物を仮装譲渡した事案であるところ，被告人は，上記敗訴後数年間にわたって，強制執行が迫ってくると本件建物の登記名義を変更するなどして執行妨害を繰り返した挙げ句，上記競落人が提起した執行官の処分（本件建物の登記名義が，建物収去の代替執行の授権決定以前から，授権決定記載の債務者以外の者となっていることを理由とする執行不能の処分）に対する執行異議の申立てに対するＩ地方裁判所の決定において，本件建物の頻繁な登記名義の変更はもっぱら執行妨害のみを目的として実質的同一会社間及び親族間でおこなわれたものであり，当時の所有名義人であるＨ及びＧに対する代替執行は，民事訴訟において被告とされた会社の承継人たる会社に対する授権決定に基いて当然におこなうことができると認定されたため，本件建物の登記名義を，いずれも被告人の子であるＨ及びＧから，今度は，別に暮らす実妹Ｄに移そうと企て，執行官が被告人方に来訪し強制執行の期日を予告した約１週間後に，判示犯行に及んだものである。
２　本件犯行により，強制執行はまたしても頓挫し，上記競落人は民事判決によって認められた権利の実現を妨げられたものであるところ，この競落人がこのような被害に遭わなければならない理由はなにもなく，他方，被告人にはこのような犯行に及ぶことを正当化すべき事情は認められない。被告人及びその妻は，本件犯行に至った理由として家庭の事情等を縷々述べるが，被告人らが民事判決により本件建物収去（退去）土地明渡を命じられて以後本件犯行に至るまで相当長期間が経過しているのであって，少なくとも本件犯行に関する限り，被告人らが縷々述べるところも，本件犯行を正当化するものでないことはもとより，酌量すべき事情ということもできない。
様々な術策とりわけ不実の登記申請という手段を弄して強制執行を妨害し続けた挙げ句本件犯行に至ったというその経緯等に照らし，被告人の本件強制執行妨害及び公正証書原本不実記載・同行使の犯意はきわめて強固なものであったと認められ，登記官には実質的審査権がないことに乗じて不実の登記申請をして，国家機関による強制執行を妨害し，民事裁判によって認められた債権者の正当な権利の実現を妨げた本件犯行は，はなはだ悪質というべきである。
しかも，被告人は，平成９年１０月１７日にＪ地方裁判所において威力業務妨害罪により懲役１年６月・３年間執行猶予の判決の宣告を受けたものであるところ，同判決は，平成１０年９月１４日上告棄却により，平成１０年１０月３日確定したものであって，本件犯行は，同判決による刑執行猶予期間中になされたものである。この点に鑑みても，被告人の法規範無視の態度ははなはだしいというべきである。


-22-   主文
１　原告の請求をいずれも棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
１　被告は，原告に対し，金１０００万円及び内金５００万円に対する平成１４年１２月１４日から，内金５００万円に対する平成１５年２月１４日から，各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２　被告は，株式会社東奥日報社発行の東奥日報及び株式会社陸奥新報社発行の陸奥新報の，各朝刊最終版に，別紙記載の謝罪広告を別紙記載の条件で各１回掲載せよ。
第２　事案の概要
本件は，Ｈ市議会議員の地位にある原告が，新聞記事として掲載された記者会見における被告の２度の発言はいずれも原告の名誉を毀損するものであるとして，不法行為に基づき，１つの名誉毀損行為につきそれぞれ５００万円の損害賠償及びこれらに対する不法行為後である被告の発言が新聞記事として掲載された日から支払済みまで，民法所定の年５分の遅延損害金の支払を求めるとともに，謝罪広告の掲載を求める事案である。
１　争いのない事実等
(1)原告は，Ｈ市議会議員の地位にある者である。被告は，Ｈ商工会議所会頭の地位にある者である。
(2)原告は，Ｈ市大字ａ字ｂ５７番の土地（地目・畑，以下，「５７土地」という。）を昭和３８年に取得し，平成８年５月１４日，同土地を５７番１ないし３の３筆に分筆した（以下，分筆後の土地については，「５７－１土地」の例で表記する。）。また，原告は，平成４年４月２４日，分筆前の５７土地の東側に隣接するＨ市大字ａ字ｃ１番７６の土地（地目・山林，以下，「１－７６土地」という。）を取得した。原告は，平成８年ころから，これらの土地付近において，ゴルフ練習場（本件ゴルフ練習場）を経営している。
(3)ア被告は，平成１４年１２月１３日，Ｈ市役所内で記者会見を開き，原告が，産業廃棄物を不法投棄し，その事実を隠蔽しているとして，要旨，以下のような内容を発表した。
「原告は，自己の所有するＨ市大字ａ字ｂ５７番地２，面積１万９４８６㎡の土地にゴルフ練習場を開設するにあたり，当該土地を造成する際産業廃棄物を不法に投棄し覆土していた事実が多くの市民から指摘されている。平成８年６月１９日付で農地法４条に基づく転用許可が出されていることから，不法投棄は，概ね転用許可前後になされたものと推測される。
これまでの調査によると，不法投棄を隠蔽するため事前着工し始末書を提出したことも判明している。また，造成時に不法投棄したコンクリートの団塊が随所に露出，散在している。」
（以下，この発言を「産廃不法投棄発言」という。）
イ　同月１４日，青森県内で発行される東奥日報と陸奥新報の朝刊に，それぞれ，被告の発表内容と同旨の記事が掲載された。
(4)ア被告は，平成１５年２月１３日，Ｈ商工会館で記者会見を開き，原告が，本件ゴルフ練習場の土地の一部について農地転用許可を受けていないとして，要旨，以下のような内容を発表した。
「原告は，平成８年５月，原告所有の農地をゴルフ練習場に転用の許可を申請する際，一筆の農地をわざわざ３筆に分筆した上，中央部を占める地番５７－２（１万９２４３㎡）のみの許可を受け，残りの５７－１（６４７３㎡），５７－３（４５３７㎡）は許可を受けずに，ゴルフ練習場用地として一体的に使用している。これは農地法４条違反にあたる行為である。当時，２万㎡を超えると大臣許可となるための作為的かつ悪質な脱法行為である。」
（以下，この発言を「農地法違反発言」という。）
イ　同月１４日，前記東奥日報の朝刊に，「被告は，本件ゴルフ練習場の計３筆の土地のうち，２筆が農地転用許可を受けていないとして『脱法行為で許されない。』と述べた。」旨の記事が掲載された。
２　争点
(1)争点１…被告による産廃不法投棄発言及び農地法違反発言が専ら公益を図る
目的に出たものか否か
（被告の主張）
ア　被告が発言において指摘した農地法違反の問題も，産業廃棄物の問題も，全くの私事ではなく，公的な問題である。ことに，産業廃棄物の問題は，本件ゴルフ場がりんご畑に囲まれて存在しているだけに，土壌汚染につながれば地域経済を揺るがしかねない深刻な社会問題に発展するものである。イ　被告が平成１４年１２月１３日に最初の記者会見を開いた目的は，原告の市議会議員としての社会的評価を毀損することを積極的に企図したものではない。
産業廃棄物を不法に投棄した疑いを持った相手方が市議会議員という責任ある立場にある者であったことから，真偽のほどをＨ市議会において解明してもらうべく，Ｈ市議会議長あてに申立書を提出したものの，市議会として十分な調査をする意図のないことが判明したことから，そのような対応でいいのか，Ｈ市民の代表が集うＨ市議会の対応の当否を市民に問うべく，また，原告の所属するＨ市議会によって真相解明が図られることを期待して，被告は，記者会見を開いたものである。
ウ　その後，被告は，平成１５年２月１３日，２度目の記者会見を開いているが，その目的は，前回の記者会見及び新聞報道を受けて，被告に更なる情報や意見が寄せられたため，その情報や意見を寄せてくれた者に対しても，また，原告を市民の代表として選出した市民のためにも，是が非でも真相を明らかにしなければならないという義憤に駆られたというものである。エ　一連の記者会見は，Ｈ市議会やＨ市長などに対する申立てでは真相解決には至らないと考えた被告が，その目的を達するために取り得た手段だったのであり，原告にかかっている疑念を広くＨ市民に知ってもらい，真相解明を図るべしという世論の喚起を図ったものだったのである。よって，被告による産廃不法投棄発言及び農地法違反発言が，公共の利害に関し，専ら公益を図る目的に出たものであることは明らかである。
（原告の主張）


ア　被告が産廃不法投棄発言及び農地法違反発言において摘示した事実が，公共の利害に関する事柄であることは争わないが，被告が専ら公益を図ってこれらの発言をしたかについては，否定すべきである。イ　原告は，従前，Ｈ市議会において，被告の関与するＨ市との公共事業，第三セクター問題について様々な問題提起を行ってきた。これは，被告にとって見れば，「恫喝」と受け取られるほどの鋭い舌鋒であった。被告にとって，原告の問題提起は自己のプライバシーを暴く違法行為として映っていたものであることは，被告が第１回目の記者会見に先立ってＨ市議会に提出した「申立書」に，産業廃棄物の不法投棄問題と並んで，原告の議会内での発言について問責しようとする内容が記載されていることからも明らかである。
また，被告は，第１回記者会見に先立ちＨ市議会議長に対して，原告を除名せよと申し入れている。
被告は，農地法違反の問題についても，産業廃棄物不法投棄の問題についても，原告に対して直接抗議したり，是正を求めることを行っていない。被告は，このような行動を一切とることなく，市議会議員選挙を間近に控える時期を狙って記者会見を行い，原告の名誉を毀損し原告を遵法精神のない人間として描き出し，選挙を通じて政治生命を絶とうとした企図と推認せざるを得ない。
ウ　このように，被告は，専ら議員の資質を選挙において問うという公益を図る目的ではなく，専ら，原告の政治生命を絶ち，自己に関わる事柄について議会内で追及している原告の政治生命を絶つことを目的として，産廃不法投棄発言及び農地法違反発言をしたものである。
(2)争点２…産廃不法投棄発言の真実性・相当性
（被告の主張）
ア　以下に述べるとおり，原告は，産業廃棄物が本件ゴルフ練習場付近の土地に不法に投棄されたのを黙認し，むしろ，原告自身が，あえて業者に産業廃棄物の投棄を勧めていたものであって，被告の産廃不法投棄発言は真実である。
①　青森県当局の現地調査により，平成１４年１２月２５日，本件ゴルフ練習場東側法面になっている１－７６土地からコンクリート塊が発見されたことは事実である。
②　平成４，５年ころ，本件ゴルフ練習場設置工事に携わった者は，当時の工事中に産廃等のゴミを一切確認していない。にもかかわらず，１－７６土地からコンクリート塊が発見されたということは，原告が１－７６土地を取得した平成４年４月２５日以降にコンクリート塊が投棄されたとしか考えられない。
③　原告は，平成５，６年ころ，Ａ株式会社の専務取締役であったＢに対して，当時５７－２土地とそれに隣接する土地の一部に，同人が２トントラック２台分の廃材等を投棄するのを了承し，同人を投棄場所まで案内している。また，１－７６土地にトラックで産業廃棄物を捨てる場合，付近の土地の状況上，本件ゴルフ練習場東側法面に接する農道を通って下から投棄することは困難であって，本件ゴルフ練習場側から投棄するしかない。そうすると，１－７６土地にある産業廃棄物は，原告が同土地を取得した平成４年以降に，原告の関与，指示のもとになされたものであることは明らかである。
④　平成８年ころ，本件ゴルフ場東側に大量の産業廃棄物が投棄され，ゴミが飛び散ったり，廃材が火事になったりした。また，このころ，本件ゴルフ練習場に産業廃棄物が捨てられ，その上から土がかけられる工事が行われていた。
原告は，一貫して本件ゴルフ練習場の設営に関わってきたものであるところ，産業廃棄物が自己所有地に捨てられていたとすれば，工事業者から当然その報告も受けるであろうし，また，現地を全く見分しないとも考えられないので，原告は産業廃棄物が投棄されていたことを十分に認識していたはずである。
にもかかわらず，原告は，市議会議員という立場にありながら，産業廃棄物の投棄について全く問題とせず，何らの処置も施さず，かえって，投棄された産業廃棄物の上から土をかけているものであるから，少なくとも，原告は，何者かが産業廃棄物を投棄するのを黙認していたというべきである。イ　被告は，平成１０年ころから，本件ゴルフ練習場の法面が崩落する危険があるとの苦情を受けていた。そこで，産廃不法投棄発言の約７か月半前，被告が中心となって現地調査に赴いたところ，コンクリート塊が発見された。加えて，被告は，ゴルフ練習場付近の住民や，本件ゴルフ練習場所在地の元町会長から，原告が，１－７６土地取得後何年にもわたって，もともと原告所有地であった土地の方から大量のゴミを運んでは捨て，上からさらに土を被せていったことを聞いていたものである。
そうすると，原告が，産業廃棄物の不法投棄に関わっていたことを信ずるにつき相当の理由もある。
（原告の主張）
ア　被告の産廃不法投棄発言は，以下のとおり真実ではない。①　原告が，真実，産業廃棄物を不法投棄した，ないし不法投棄に関与したのであれば，遅くとも，被告が行政当局に通報し，当局の調査が入った平成１４年１２月以後に，原告が告発されたり，原告に対して何らかの命令が出されたりする事態に至っているはずである。
しかしながら，現実には告発もなされていないし，命令も出されていないが，これは，当局によっても原告の関与は認定されていないことを現している。この一事をもっても，真実性の証明はなされていない。②　平成１４年１２月になされた青森県当局による現地調査は，原告の申出によりなされたものである。これは，原告が産業廃棄物の不法投棄をしていないという絶対的自信のもとになされたものであり，少しでも原告にやましいところがなければ，そのような申出をするはずがない。③　Ｃ工業という名称で土木工事業，住宅基礎工事業，解体工事業を営んでいたＣは，原告が１－７６土地を取得する前である平成３年秋に，台風１９号によって被害を受けた家屋の解体を依頼され，解体工事によって出たコンクリート製基礎の廃材を２トントラックで２台分，１－７６土地に無断で投棄した。同人が投棄したときには，すでに同じ場所に別の者によってコンクリート塊等が投棄されていた。
しかも，同人は，ゴルフ練習場の造成が始まった後にも，原告に無断で，１か月くらいの間に２トントラック１５台分の，産業廃棄物が混じった土砂を法面の上から土砂とともに投棄していた。
いずれも，原告とは無関係になされたことである。
④　被告が依拠するＢの供述は，その内容自体不合理であり，しかも客観的な裏付けもないものであって，信用性に欠ける。
イ　また，以下のとおり，被告において，原告が産業廃棄物の不法投棄に関わっていたと信ずるに足りる相当の理由もない。


①　原告が１－７６土地を取得するまでに，土地所有権は転々と移転しており，その間の管理は極めてずさんであったと考えられ，また，同土地はゴルフ練習場管理者の目の届かない場所であるから，コンクリート塊などを投棄した可能性のある者は無数に存在している。よって，コンクリート塊が存在するという一事をもって，その投棄者を現所有者である原告であるという結論を導くのは不可能である。
②　被告は，産廃不法投棄発言の約７か月半前に，本件ゴルフ練習場において産業廃棄物を現認したとするが，平成１４年１２月６日及び同月９日になされた青森県当局の現地調査の結果は，産業廃棄物が不法投棄されているという事実が確認できなかったというものであるから，真実，被告が産業廃棄物を現認したかは疑わしい。また，前記のような調査結果からすれば，同月２５日に本件ゴルフ練習場から発見された産業廃棄物は，何者かによって置かれたものである可能性は否定できない。
③　被告は，Ｄや周辺住民から情報を得たとする。
しかし，まず，Ｄは，原告から産業廃棄物を自己所有地に投棄していることを通報されたことで，原告に対して一種の恨みをもっており，また，同人は，原告に対抗してＨ市議会議員に立候補しようとしていたものであるから，そのような者の供述については，詳細な聴き取りをしたり，その信用性を疑って裏付け調査を行うべきものであるところ，被告はそのようなことをしていない。また，同人の供述は伝聞ないし推測によるところが大きい。また，被告がＥとＦから事情を聞いたのは，産廃不法投棄発言の後であるから，両名の供述は，被告において原告の不法投棄を真実であると信ずるに足りる相当な理由の基礎にはならない。
また，被告が事情を聞いた周辺住民のうち，氏名が判明しているのは，前記のようにその供述の信用性に疑問があるＤだけである。
(3)争点３…農地法違反発言の真実性・相当性
（被告の主張）
ア　以下に述べるとおり，原告が，農地法４条の許可を受けずに農地を転用して本件ゴルフ場を建設していること，それが農地法の脱法行為であることは真実である。
①　原告は，５７－２土地についてのみ農地転用の許可を得ており，５７－１，５７－３の各土地については転用許可を得ていない。
ところが，５７－１土地上にはゴルフ練習場のグリーンがあり，練習場建物の一部もかかっている。５７－３土地には，本件ゴルフ練習場の客が駐車場まで通行するために設置された，中央分離帯のある舗装道路が設置されている。１－７６土地の一部もゴルフ練習場となっている。②　平成８年当時，２万㎡を超える農地の転用許可には農林水産大臣の許可が必要であった。
５７－１ないし３の土地はもともと１筆の農地であったが，原告は，これを３つに分筆して，都道府県知事の許可だけで足りる５７－２の土地（１万９２４３㎡）についてのみ転用許可を受けている。
③　原告は，農地転用許可申請以前からすでにゴルフ練習場造成工事に事前着工し，転用許可申請の時点では，本件ゴルフ練習場の一部の土地についてのみ転用許可申請をしていることを十分に認識していた。そうすると，原告は，事前に一筆の農地を分筆し，農林水産大臣許可ではなく都道府県知事許可で足りる状況を作出し，その１筆の土地のみについて許可申請しているのであって，このような行為は意図的な行政法規の潜脱であって，法律に対する姿勢を問われる市議会議員としてあるまじき所為であり，「脱法行為」であることは明らかである。イ　また，前記ア①ないし③記載の事実によれば，被告において，原告が，農地法４条の許可を受けずに農地を転用して本件ゴルフ場を建設していること，それが農地法の脱法行為であると信じたことについて相当の理由があることも明らかである。
（原告の主張）
ア　転用許可を受けていない５７－１，５７－３，１－７６の各土地を本件ゴルフ練習場用地として使用していることは事実であり，原告の行為は客観的には行政法規に反しているが，これを，意図的に適法行為であるかのような形式を装って社会を欺く行為という意味を持つ「脱法行為」と摘示することは，事実に反する。
イ　本件ゴルフ練習場用地として用いられている土地を合計しても２万㎡未満であるので，もともと農林水産大臣の許可は必要なく，原告には，あえて違法行為を行う必要性はなかった。
にもかかわらず，被告は，原告の手続上の過誤を，真実に反して，また，登記簿謄本や国土調査図面を調査すれば手続上の過誤であることが容易に判明するにもかかわらず，あえて「脱法行為」と摘示しているものである。
(4)争点４…原告の損害及び謝罪広告の必要性
（原告の主張）
ア　被告は，原告の市議会議員としての社会的評価の毀損を積極的に企図して，産廃不法投棄発言，農地法違反発言に及んだものである。これらの被告の名誉毀損行為により原告が被った精神的苦痛を含む無形の損害に対する賠償としては，１回の名誉毀損行為につき５００万円，合計１０００万円が相当である。
イ　また，原告の名誉を回復するためには，損害に対する金銭賠償に加えて，被告が名誉毀損行為の手段として悪用した新聞紙上に謝罪広告を掲載させる必要がある。
（被告の主張）
ア　いずれも否認し，争う。
イ　原告は，平成１５年４月のＨ市議会議員選挙においては上位当選を果たしており，原告の社会的評価は低下していない。
第３　争点に対する判断
１　争点１（被告による産廃不法投棄発言及び農地法違反発言が専ら公益を図る目的に出たものか否か）について
(1)被告による産廃不法投棄発言及び農地法違反発言は，その発言自体から，原告が，産業廃棄物の不法投棄に関与し，ないし，農地転用許可申請について脱法行為を行ったという印象を与えるものであって，いずれも，原告の社会的評価を低下させるものである。
しかしながら，民事上の不法行為たる名誉棄損については，その行為が公共の利害に関する事実に係りもっぱら公益を図る目的に出た場合には，摘示された事実が真実であることが証明されたときは，この行為には違法性がなく，不法行為は成立しないものと解するのが相当であり，もし，この事実が真実であることが証明されなくても，その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには，この行為には故意もしくは過失がなく，結局，不法行為は成立しないものと解するのが相当である（最判昭和４１年６月２３日民集２０巻５号１１１８頁）。


(2)これを本件について検討すると，まず，被告が記者会見において摘示する事実が公共の利害に関わる事実であることは，当事者間に争いがない。(3)しかも，被告の発言内容を斟酌すれば，被告による発言は，このような公共の利害に関わる事実を公表し，その是正を求めるとともに，Ｈ市議会議員選挙の有権者に対して，市議会議員の資質についての疑問を呈示しようとするものであるから，専ら公益を図る目的に出たものであることも認めることができる。(4)これに対し，原告は，前記争点１（原告の主張）欄記載のとおり，被告による発言は，専ら公益を図る目的に出たものではないと主張する。しかしながら，市議会において，原告が被告に関する様々な問題提起を行ってきた経緯があることや，被告作成の申立書にそのような内容の記載があることが，直ちに，被告に公益目的がなかったことを推認させるものではないし，市議会議員に不正の行為があると考えた者が，市議会議長に対してその是正を求めたり，除名を求めたことについても，特段の問題点を見出すことはできない。したがって，被告による発言が市議会議員選挙の前になされていることを考慮したとしても，前記判断を左右するとは解されない。
(5)以上によれば，原告の前記主張は理由がない。
２　本件ゴルフ練習場建設の経緯等について
(1)被告による産廃不法投棄発言及び農地法違反発言において摘示された事実が真実であるか，又は，被告においてこれらの事実を真実と信ずるについて相当の理由があるかどうかを判断する前提として，まず，被告による本件ゴルフ練習場建設の経緯及び産業廃棄物の存否に関する事実を認定することとする。(2)前記（争いのない事実等）欄記載の各事実及び証拠によれば，以下の事実が認められる。
ア　原告が相続によって取得したＨ市大字ａ字ｂ５７番の土地（地目・畑）は，取得当時，南西側から東側に向かっての下り斜面になっており，原告は，同土地でりんごと栗を栽培していた。同土地は，東側に１－７６土地が食い込んだ形状をしている。
イ　原告は，５７土地の南西に隣接する土地を取得したことから５７土地の斜面の土を切り取って谷側に押し出して平坦にし，農作業を容易にするとともにりんごと栗の樹種を変更することを考えていた。
しかしながら，原告は，平成４年４月ころまでには，平坦にした土地で農業を行うのではなく，ゴルフ練習場を建設することを考えるに至った。ウ　そこで，原告は，同月２７日，株式会社Ｇ（代表取締役・Ｌ（原告の妻））の名義で，ほぼ分筆後の５７－２土地に相当する部分（１万９４８６㎡）について，Ｈ市長に対し，農業振興地域整備計画を変更して，農用地区域内から除外することを申請し，同年１０月２３日，変更が認可された。エ　これと並行して，原告は，同年４月ころ，株式会社Ｉに，５７土地を平坦にするための工事を依頼した。Ｉは，南西側の土を切り崩して北東側に押し出し，斜面を平坦にする工事をおこなった。
Ｉは平成５年７月ころまでに工事を終了したが，同工事の結果，分筆後の５７－１，５７－２土地に相当する部分が概ね平坦にされ，１－７６土地との境界付近まで造成が行われた。
この工事をしている間，Ｉでは，１－７６土地に産業廃棄物が投棄されていることを確認していない。
オ　原告は，平成４年４月２４日，５７土地に隣接する１－７６土地を取得したが，同土地を購入する前に現地を見た際に，産業廃棄物の存在を確認していない。
カ　Ｉによる造成工事が終わったものの，造成工事にやり残しがあった上に，造成工事の結果東側にできた斜面が崩落するおそれがあったため，原告は，平成五，六年ころ，株式会社Ｊに，Ｉがやり残した造成工事と東側斜面の崩落防止のための応急工事を依頼した。
Ｊが工事をしている間，Ｊでは，１－７６土地に産業廃棄物が投棄されていることを確認していない。
キ　ところが，それでも崩落の危険性があったため，原告は，平成７年６月ころ，別の業者に造成地の手直し工事を依頼し，東側斜面の崩落防止工事をした。このころまでに，原告が平成４年に取得した１－７６土地についても，５７土地と同様の造成工事が行われ，ほぼ現状の地形となった。ク　原告は，Ｋ測量士作成の図面に基づき，平成８年５月１４日，５７土地を５７－１ないし３の３筆に分筆する登記を行い，これと前後して，同月２日，青森県知事に対し，５７－２土地（１万９２４３㎡）について，農地法４条に基づく農地転用許可申請を行った。原告が転用許可申請の際に添付した土地利用計画平面図によれば，ゴルフ練習場は，概ね，５７－２土地上に作られることとされていた。
原告の申請に対し，青森県知事は，同年６月１９日，転用を許可する処分を行った。許可申請の過程で，原告は，転用許可を受ける前に造成工事に着手したことについての違法性を指摘され，Ｈ市農業委員会と青森県知事に宛てて，今後は農地法を遵守する旨の始末書を提出した。
ケ　本件ゴルフ練習場は，平成８年から営業を開始した。完成した本件ゴルフ場の形状は，５７－２土地の西側境界付近の法面上部に防護ネットが設置され，打球が落下する平坦部分は，５７－２土地，５７－１土地，１－７６土地上にまたがっている。また，５７－１土地と１－７６土地上には防護ネットが設置され，同ネットから各土地の東側境界までは，境界の方に向かって下る法面になっている。本件ゴルフ場の西側及び東側の各法面には，農地としての利用実態はない。また，５７－３土地の一部は，本件ゴルフ練習場の駐車場に進入するための道路として利用されている。コ　５７－１土地と１－７６土地の東側境界に沿って自動車１台が通れる程度の幅員の農道が設けられており，この農道を挟んで５７－１土地に対面する土地（地番２２７－７１）は山林として，１－７６土地に対面する土地はりんご畑（地番１－３８）及び山林（地番１－３７）として利用されている。サ　平成６年ころから，１－７６土地に，ビニールパイプやトタンをはじめとする廃棄物が投棄されていることや，投棄された廃棄物の上に土砂がかけられているのが，本件ゴルフ練習場の周辺住民に目撃されるようになった。また，平成８年夏ころには，同土地に投棄されていた廃棄物から火災が発生することがあった。


平成１４年４月２６日，被告が本件ゴルフ練習場付近の現状を見に行った際，本件ゴルフ場の東側法面下部に，複数の産業廃棄物であるコンクリート塊が落ちているのを確認し，登記簿謄本や図面を取り寄せて検討したところ，産業廃棄物が存在していたのは原告が所有する１－７６土地であることが判明した。
シ　青森県環境生活部環境政策課とＨ環境管理事務所は，本件ゴルフ練習場に産業廃棄物が投棄されているという通報を受けて，同年１２月９日及び同月１０日の２回にわたり現地調査をしたが，通報の事実は確認されなかった。その後，被告の産廃不法投棄発言を受け，原告が，産業廃棄物投棄の事実について調査依頼書を提出したため，青森県環境生活部環境政策課とＨ環境管理事務所は，同月２５日，本件ゴルフ練習場東側法面である１－７６土地の掘さくを行った。その結果，３箇所の掘さく現場において，コンクリート塊，アスファルト塊，塩化ビニール製パイプなどの産業廃棄物が，幅約４３．５ｍの範囲で存在されているのが確認された。
また，平成１５年７月２４日，当裁判所が本件ゴルフ練習場の検証をした際にも，１－７６土地付近の法面下部にコンクリート塊や塩化ビニール製パイプが存在していた。
(3)なお，Ｃは，原告が１－７６土地を取得する前である平成３年秋ころに，台風１９号により壊れた小屋の解体撤去作業により生じたコンクリート塊などを，原告に無断で，１－７６土地に投棄したと供述し，同人の陳述書には，自分が投棄する前に，既に別の者も同土地に廃棄物を投棄していた旨の記載がある。しかしながら，これらの供述等は，ＩやＪが確認した事実と異なるばかりか，１－７６土地を購入する前に見に行ったときに産業廃棄物が存在していなかったという原告自身の供述とも異なっている。しかも，同人の陳述書には，「Ｈ市は，平成３年１２月にａ大溜池に廃棄物を投棄することを許可したので，その許可の後であれば，廃棄物をａ大溜池に捨てていると思う。」との記載があるが，Ｈ市がａ大溜池に廃棄物の投棄を許可した事実はない。
そうすると，Ｃの前記供述を採用することはできないし，原告が１－７６土地を取得する前には，同土地に産業廃棄物は存在していなかったものと認めるのが相当である。
(4)また，原告は，被告が平成１４年４月２６日に産業廃棄物を現認したということはなく，また，青森県環境生活部環境生活課などが行った掘さくの際に発見された廃棄物は何者かが直前になって現地に置いた可能性があると主張する。しかしながら，平成１４年４月２６日の時点で産業廃棄物が存在していたのは写真から明らかであるし，また，青森県環境生活部環境生活課などが行った掘さくに近接した時期に何者かが土地を掘さくして廃棄物を埋めたのであれば，当然，事前に掘さくされた部分の植生が他の部分と異なったり，廃棄物が不自然な埋まり方をしているなど，一見して何者かの作為を窺わせる形跡が残ると考えられるが，掘さく時の写真を見ても，そのような形跡は見当たらない。また，掘さくに先立って行われた「現地調査」というのも，どの土地をどのように調査したかまでは明らかではなく，その時点で全く産業廃棄物が存在しなかったことを裏付けるものではない。
よって，原告の主張は採用することができず，前記認定事実によれば，産業廃棄物は，遅くとも平成６年ころから存在していたものと認められる。３　争点２（産廃不法投棄発言の真実性・相当性）について(1)証拠によれば，被告が産廃不法投棄発言をするに至るまでの経緯として，以下の事実が認められる。
ア　被告は，平成８年ころから，本件ゴルフ練習場の周辺住民から，本件ゴルフ場に産業廃棄物が投棄されているという話を聞いていたが，平成１０年１１月，Ｈ商工会議所会頭に就任した際の懇親会の席上で，Ｄから，本件ゴルフ練習場に民間の土地としてはこの周辺では最大規模の産業廃棄物が捨てられているという話を聞いた。
イ　被告は，平成１４年４月２６日，自ら本件ゴルフ場付近を見に行ったが，その際，本件ゴルフ練習場の東側法面下部に，複数の産業廃棄物であるコンクリート塊が落ちているのを確認し，登記簿謄本や図面を取り寄せて検討したところ，産業廃棄物が存在していたのは原告が所有する１－７６土地であることが判明したことは前記認定のとおりである。
ウ　また，被告が，本件ゴルフ練習場の工事を担当したＩとＪから事情を聞いたところ，両社が工事を担当しているときには産業廃棄物は存在していなかったということだったので，被告は，原告が１－７６土地を取得した後になって，同土地に産業廃棄物が投棄されたものと考えた。
エ　Ｄは，その所有する農地に産業廃棄物が投棄されていたことを原告に通報され，そのため，関係機関の指導を受けることがあり，必ずしも原告を快くは思っていなかった。
オ　被告は，これらの情報，その他の客観的事実を基に，原告が本件ゴルフ練習場に産業廃棄物を不法投棄している，ないし，原告が本件ゴルフ練習場への産業廃棄物の不法投棄を承諾ないし黙認していると判断し，平成１４年１２月１３日，産廃不法投棄発言を行った。
(2)なお，産廃不法投棄発言以前に，被告に対し，本件ゴルフ練習場に産業廃棄物があるという話をしていた者のうち，名前が判明しているのはＤであるところ，同人は原告に対して必ずしもよい感情を抱いていないと認められるから，被告においても，それらの供述の信用性は慎重に吟味すべきものであると考えられる。しかしながら，被告による産廃不法投棄発言の後に，Ｆが自発的に名乗り出たことやその供述内容からすれば，本件ゴルフ練習場が存在する地区の住民は，少なからず本件ゴルフ練習場に産業廃棄物が投棄されていることを知っており，被告も，産廃不法投棄発言以前に，Ｄ以外の付近住民からも情報を入手していたと推認することができる。しかも，被告は，本件ゴルフ練習場に産業廃棄物が現存していることも確認していることからすれば，被告が，Ｄの供述のみに安易に依拠して産廃不法投棄発言を行った訳ではないと認められる。
(3)そうすると，
ア　１－７６土地に産業廃棄物が投棄されていること，この産業廃棄物が，原告が同土地を取得した以降である，平成６年ころから投棄されていたことは真実であり，そのことは，Ｄその他周辺住民や工事業者から聴取したり，自身で現
場を見に行くなどして，被告も認識していたこと，


イ　現場の状況からして，１－７６土地の法面下部に通じる細い農道を通って，同農道から廃棄物を投棄することは一般的には困難であると考えられるから（原告自身，陳述書に，「（青森県が本件ゴルフ練習場の掘さくを行った）時には，今のように広い道路がなく重機が入れなかったので私の法を削って重機を入れた。」と記載しており，農道が狭いことを認めている。），廃棄物は，本件ゴルフ練習場になっている法面上部から投棄されたと考えるのが合理的であ
ること，
ウ　法面上部の土地は，所有者に無断で産業廃棄物が投棄されてもわからないような人気のない場所ではなくて，現に原告が本件ゴルフ練習場を建設していた土地であるから，ここに立ち入るためには原告の承諾ないし黙認があると
考えるのが合理的であること，
エ　産業廃棄物は平成６年ころから長期にわたり存在しており，しかも，土地所有者であり，かつ，法令の遵守を強く求められる市議会議員であって，他人の産業廃棄物の不法投棄などについて関係各所に通報するなどしていた原告
が全くそれに気づかなかったとは考えにくいこと，
からすれば，産廃不法投棄発言の時点において，被告が，原告の積極的な関与ないし黙認の下に，１－７６土地に違法に産業廃棄物が投棄された事実を真実と信じるについては相当な理由があると認められる。(4)よって，その余の点について判断するまでもなく，被告の産廃不法投棄発言は，原告に対する不法行為を構成しない。
４　争点３（農地法違反発言の真実性・相当性）について(1)前記２(2)認定の事実によれば，本件ゴルフ場建設により，現に農地から非農地に転用されている部分は，５７－１土地と５７－２土地のほぼ全部と５７－３土地の一部であって，原告は，５７－２土地以外の土地について農地転用許可を受けないまま，農地を非農地に転用したことになる。また，５７－２土地の面積が１万９２４３㎡であることを考えると，非農地に転用されている部分の面積の合計が２万㎡を超えることは明らかであるところ，平成８年当時，２ha（２万㎡）を超える農地を非農地に転用する場合には，農林水産大臣の許可を受けなければならないとされていたにもかかわらず，原告は，都道府県知事に対する許可申請しか行っていない。
そうすると，被告が農地法違反発言において摘示する，原告が，農地法に違反して転用許可申請が必要な５７－１土地と５７－３土地について許可申請を行っていない事実，本来であれば農林水産大臣の許可を得るべき農地転用であるにもかかわらずこれを行っていない事実は，いずれも真実であると認めることができる。
(2)ところで，原告が問題にする「脱法行為」という表現は，それ自体が何らかの事実を摘示するものではなく，前記のような農地法違反の事実を基礎としての意見，論評の表明にあたるものであるが，ある真実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては，その行為が公共の利害に関する事実に係り，かつ，その目的が専ら公益を図ることにあった場合に，この意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには，人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り，この行為は違法性を欠くものというべきである（最判昭和６２年４月２４日民集４１巻３号４９０頁）。
これを本件についてみるに，真実であると認められる原告による農地法違反の事実を前提にして，原告の行為を農地法の脱法行為であると論評することは，未だ，論評の域を逸脱するものではないと認められる。そうすると，被告が脱法行為であると述べた点については，そもそも違法性を欠くというべきである。
(3)のみならず，原告は，本件ゴルフ練習場について，５７－２土地だけにゴルフ練習場を建設する旨の図面を添付して転用許可申請を行っておきながら，実際には，図面と大きく異なって，５７－１土地や１－７６土地にまたがってゴルフ練習場を建設しているところ，５７－１土地のほとんどが農地ではなくゴルフ練習場用地として利用されていることや，５７－２土地と境界を接しない１－７６土地にまでまたがってゴルフ練習場が建設されていることは航空写真と対照するまでもなく一目瞭然であるから，許可申請の際に添付した図面とは大きく異なるゴルフ練習場を建設していることについて原告の認識に欠けるところはなかったと認められる。
また，原告は，本人尋問において，農地として残すことを予定した土地と本件ゴルフ練習場を建設する用地に分けて分筆を行ったと供述するが，５７－３土地はともかく，分筆手続を行った平成８年当時において，少なくとも，５７－１土地に農地としての利用実態があったとか，農地としての利用予定があったとは認め難い（平成８年当時，５７－１土地に農地としての利用実態ないし利用予定があれば，ゴルフ練習場が同土地にまたがった形で建設されるとは考えられない。）。しかも，ある土地が農業振興地域内の農用地に指定されている場合，原則として農地の転用は許可されない（農地法４条２項１号イ）が，５７－１土地については，平成７年４月１１日に農業振興地域内の農用地から除外されているので，同土地についても，必要であれば転用許可申請を行うことは可能である。そうすると，結局のところ，平成８年の転用許可申請の時点で，原告が５７土地を５７－１ないし３に分筆し，５７－２土地についてのみ転用許可申請をする合理的理由は見当たらない。
そして，これらの事実も併せ考慮すれば，本件ゴルフ練習場を建設するためには，少なくとも５７－１土地についても転用許可申請をする必要があり，原告も，この必要性を十分に認識することができたにもかかわらず，農林水産大臣の許可申請にかかる手続を回避する意図の下に，５７土地を３筆に分筆し，実際に建設されるゴルフ場とは異なる図面を添付して，５７－２土地についてのみ，都道府県知事に対して転用許可申請を行ったといわざるを得ず，このような原告の行為は非常に悪質な農地法の脱法行為であると評価せざるを得ない。(4)なお，原告は，甲第３４号証の図面を根拠に，現に，農地から非農地に転用されている部分は約１万７８２７㎡であるから，もともと農林水産大臣による許可は必要なく，単なる手続上の過誤であって脱法行為と評価されるものではないと主張する。


平成１５年（行ケ）第５６１号　審決取消請求事件
平成１６年１０月２７日口頭弁論終結
判　　　　決
原　告　大同工業株式会社
訴訟代理人弁理士　近島一夫
被　告　ボーグワーナー・インコーポレーテッド
主　　　　文
特許庁が平成１０年審判第３５０３４号事件について平成１５年１０月３１日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
以下において，「および」は「及び」と統一して表記した。その他，引用箇所においても公用文の表記に従った箇所がある。
第１　原告の求めた裁判
主文第１項同旨の判決。
第２　事案の概要
１　特許庁における手続の経緯
被告が特許権者である本件特許第２６３２６５６号「動力伝達用チェーン，ガイドリンク及び動力伝達用チェーンの製造方法」（後記訂正審決により「サイレントチェーン，ガイドリンク及びサイレントチェーンの製造方法」に訂正）は，平成７年（１９９５年）２月１４日（パリ条約による優先権主張；１９９４年２月１５日，米国）を出願日とする出願に係るものであって，平成９年４月２５日に特許権の設定登録がなされたところ，平成１０年１月２３日に原告により無効審判の請求がされ，平成１２年３月２９日，「訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（第１次審決）があったが，その審決取消訴訟（東京高裁平成１２年（行ケ）第１７０号）において，東京高裁は，平成１４年１０月３１日，第１次審決を取り消す旨の判決をした（第１次取消判決）。
被請求人である被告は，この判決に対して上告及び上告受理申立てはしなかったものの，そのための期間（附加期間を含む。）内である平成１４年１２月１６日に訂正審判を請求し（訂正２００２－３９２６８号），平成１５年６月２４日，「特許第２６３２６５６号に係る明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。」との審決（訂正審決）があり，この審決は確定した。
第１次取消判決及び訂正審決の確定に基づき，上記無効審判において改めて審理がされた結果，平成１５年１０月３１日，審判請求不成立の審決（第２次審決）があり，その謄本は同年１１月１２日原告に送達された。以下において単に「審決」というときは，第２次審決を指す。
２　本件発明の要旨（訂正審決によって訂正が認められた特許請求の範囲の記載。下線部分が訂正箇所。以下，請求項番号に対応して「本件発明１」などと表記する。）
【請求項１】複数のチェーンリンクを有するサイレントチェーン１０において，各
チェーンリンクが，
ａ．二つのガイドリンク２０と，
ｂ．複数の内側リンク５０と，
ｃ．ガイドリンクを連結する枢支部材８０と，
を備えるとともに，
ａ′．ガイドリンクの各々が，ある厚み及び硬度を有するとともに，間隔をあけて配置された一対の開孔２４，２６と，間隔をあけて配置された一対のつま先部２８，３０とを有し，該各つま先部が，開孔を囲むとともに，外側フランク面３６，３８及び内側フランク面３２，３４を有し，内側フランク面は，丸いクロッチ部４
０で結合されており，
ｂ′．内側リンクの少なくとも一部がガイドリンク間に配置されるとともに，内側リンクの各々が，間隔をあけて配置された一対の開孔５４，５６と，ある厚み及
び硬度とをそれぞれ有しており，
ｃ′．一つの枢支部材が，各ガイドリンクの対向する開孔内で支持されるとともに，各内側リンクの少なくとも一つの開孔内を挿通しており，ａ″．各ガイドリンクは，内側リンクの降伏荷重よりも低い降伏荷重を有するように，内側リンクの厚みよりも薄い厚みを有し，かつ内側リンクの硬度よりも低い硬度を有するとともに，クロッチ部４０の基部が開孔２４，２６の水平方向中心線
２１の下方まで延びている，
ことを特徴とするサイレントチェーン。
【請求項２】内側リンクが内側リンクのガイド列及び内側リンクのノンガイド列を構成するように組み合わされ，ガイド列内側リンクの開孔がガイドリンクの開孔
と一直線上に揃えられている，
ことを特徴とする請求項１記載のサイレントチェーン。【請求項３】ガイドリンクが変形するときには，ガイドリンクの端部４４，４６に最小量の変形を伴いつつ，ガイドリンクの実質的にすべての変形がクロッチ部近
傍の領域で発生する，
ことを特徴とする請求項１記載のサイレントチェーン。【請求項４】リンク５０の組立体及び枢支部材８０から構成されるサイレントチェーンとともに用いられる側部ガイドリンク２０であって，該チェーンは，隣り合う組が交互に組み合わされた内側リンクの組が差し込まれる複数組の側部ガイドリンクを有し，該各リンクは，間隔をあけて配置された一対の開孔を有し，一つのリンクの組の一組の開孔は，隣接するリンクの組の一組の開孔と横方向に整列して配
置されており，各ガイドリンクは，
ａ．底部２２と，
ｂ．間隔をあけて配置されかつ上方に延びる一対のつま先部２８，３０とを備
え，
ｂ′．前記つま先部は，開孔２４，２６を囲むとともに，外側フランク面３６，３８と，丸いクロッチ部４０で連結された内側フランク面３２，３４とを有してお
り，
ｂ″．ガイドリンクは，内側リンクの降伏荷重よりも低い降伏荷重を有するように，内側リンクの厚みより薄いある厚みと，内側リンクの硬度より低いある硬度とを有し，かつクロッチ部４０の基部が開孔２４，２６の水平方向中心線２１の下方
まで延びている，
ことを特徴とするガイドリンク。
【請求項５】実質的にすべてのリンクが実質的に同一のピッチ長を有しているサ
イレントチェーンの製造方法であって，
ａ．無端状のチェーンを形成するように複数のチェーンリンクを連結すること
と，
ｂ．第１のガイドリンクピッチと異なる第２のガイドリンクピッチと，第１の内側リンクピッチと異なりかつ第２のガイドリンクピッチと実質的に等しい第２の内側リンクピッチとが得られるように，内側リンクの降伏荷重よりも大きな荷重でチ
ェーンにプリストレスをかけることとを備えており，
前記チェーンリンクは，


i．間隔を隔てて配置されかつ第１のガイドリンクピッチを定める一対の開孔２
４，２６を備えた複数の側部ガイドリンク２０と，
ii．少なくともその一部がガイドリンク間に配置され，間隔を隔てて配置されかつ第１の内側リンクピッチを定める一対の開孔５４，５６をそれぞれ有する複数の
内側リンク５０と，
iii．そのうちの一つが各ガイドリンクの対向する開孔内で支持され，各内側リンクの少なくとも一つの開孔を挿通するとともに，各々内側リンクの降伏荷重よりも低い降伏荷重を有しているガイドリンクを連結する枢支部材８０とを含んでおり，
さらに，
iii′．ガイドリンクの各々が，ある厚み及び硬度を有するとともに，開孔２４，２６を囲みかつ外側フランク面３６，３８及び内側フランク面３２，３４を備える，間隔を隔てた一対のつま先部２８，３０を有しており，iii″．ガイドリンクが内側リンクの降伏荷重よりも低い降伏荷重を有するように，ガイドリンクの厚みが内側リンクの厚みよりも薄く，かつガイドリンクの硬度が内側リンクの硬度よりも低いような，ある厚み及び硬度を内側リンクの各々が有するとともに，ガイドリンクのクロッチ部４０の基部が開孔２４，２６の水平方向
中心線２１の下方まで延びている，
ことを特徴とするサイレントチェーンの製造方法。
３　原告（無効審判請求人）が主張する無効理由
訂正後の本件発明１ないし５は，下記審判甲第１～第４号証に基づき，本件出願前当業者が容易に想到し得たものであって，特許法２９条２項に該当し，特許を受けることができないものである。よって，本件特許は，特許法１２３条１項２号の規定により無効とすべきである。
〈証拠方法〉
審判甲第１号証；特開平４－４６２４１号公報（本訴甲５）審判甲第１号証の１；審判甲第１号証に係る請求人による特許異議申立てに対す
る特許異議答弁書
審判甲第１号証の２；特公平７－８６３７８号公報（審判甲第１号証に係る公告公報）
審判甲第２号証；特開平２－２７８０４０号公報（本訴甲６）審判甲第３号証；実公平６－８３５７号公報（本訴甲７）審判甲第４号証；中込昌孝著「ローラチェーンの安全設計」養賢堂（平成１年９月５日）発行，７７頁～８３頁（本訴甲８）
４　審決の理由の要点
(1)　本件発明１についての対比・判断
(1)－１　審判甲第１号証に記載された発明の「ガイドリンクプレート３」，「駆動リンクプレート２」，「連結ピン４」，「クロッチ（切欠き）３５」及び「サイレントチェーン」は，それぞれ，本件発明１の「ガイドリンク２０」，「内側リンク５０」，「枢支部材８０」，「クロッチ部４０」及び「サイレントチェーン」に相当し，審判甲第１号証に記載された発明のガイドリンクプレート３は，本件発明１のガイドリンク２０と同様にある厚み及び硬度を有するとともに，間隔をあけて配置された一対の開孔と，間隔をあけて配置された一対のつま先部とを有し，該各つま先部が，開孔を囲むとともに，外側フランク面及び内側フランク面を有し，内側フランク面は，丸い（曲面形状）クロッチ部で結合されており，駆動リンクプレート２は，本件発明１の内側リンク２０と同様に駆動リンクプレート２の少なくとも一部がガイドリンクプレート３間に配置されるとともに，駆動リンクプレート２の各々が，間隔をあけて配置された一対の開孔と，ある厚み及び硬度とをそれぞれ有しており，連結ピン４は，本件発明１の枢支部材８０と同様に各ガイドリンクプレート３の対向する開孔内で支持されるとともに，各駆動リンクプレート２の少なくとも一つの開孔内を挿通しているものであるから，本件発明１の用語を使用して本件発明１と審判甲第１号証に記載された発明とを対比すると，両者は，「複数のチェーンリンクを有するサイレントチェーンにおいて，各チェーンリンクが，二つのガイドリンクと，複数の内側リンクと，ガイドリンクを連結する枢支部材とを備えるとともに，ガイドリンクの各々が，ある厚み及び硬度を有するとともに，間隔をあけて配置された一対の開孔と，間隔をあけて配置された一対のつま先部とを有し，該各つま先部が，開孔を囲むとともに，外側フランク面及び内側フランク面を有し，内側フランク面は，丸いクロッチ部で結合されており，内側リンクの少なくとも一部がガイドリンク間に配置されるとともに，内側リンクの各々が，間隔をあけて配置された一対の開孔と，ある厚み及び硬度とをそれぞれ有しており，一つの枢支部材が，各ガイドリンクの対向する開孔内で支持されるとともに，各内側リンクの少なくとも一つの開孔内を挿通しているように構成されたサイレントチェーン。」で一致しており，下記の点で相違している。


【相違点】本件発明１では，各ガイドリンクは，内側リンクの降伏荷重よりも低い降伏荷重を有するように，内側リンクの厚みよりも薄い厚みを有し，かつ内側リンクの硬度よりも低い硬度を有するとともに，クロッチ部４０の基部が開孔２４，２６の水平方向中心線２１の下方まで延びているように構成されている（分説した技術事項ａ″）ものであるのに対して，審判甲第１号証に記載された発明では，ガイドリンクプレート３の板厚を駆動リンクプレート２の板厚の１／２まで薄くできるものであるが，本件発明１の上記構成（技術事項ａ″）までは具備していない点。(1)－２　上記相違点について検討するに，第１次取消判決（「第５　当裁判所の判断」の項参照）によれば，審判甲第２号証及び審判甲第４号証に記載された技術事項を知り得た当業者であれば，審判甲第１号証に記載された発明のようなサイレントチェーンにおいてもローラチェーンと同様に製作後にプリストレスをかけて弾性変形の限界を超えた塑性変形までの変形（残留ひずみ）を生じさせて，プリストレス後に各枢支部材を実質的に平行に配列させることは容易であるとしている。しかしながら，第１次取消判決が訂正後の本件発明１の上記相違点に係る構成（技術事項ａ″）の容易性についてまで判示していないことは明らかである。そこで，本件発明１の上記技術事項ａ″の技術的意義について検討すると，ガイドリンクを内側リンクの厚みよりも薄い厚みを有し，かつ内側リンクの硬度よりも低い硬度を有するように構成することによって，ガイドリンクの塑性変形を内側リンクよりも生じやすくするとともに，ガイドリンクに形成するクロッチ部の形状をクロッチ部４０の基部が開孔２４，２６の水平方向中心線２１の下方まで延びているように構成することによって，サイレントチェーンにプリストレスを施した際に，ガイドリンクに作用する引張荷重の作用線は，ガイドリンクのクロッチ部の上方に位置させることとなって，ガイドリンクに生じる実質的にすべての塑性変形をクロッチ部近傍の領域に生じさせるようにしたことにある。一方，審判甲第１号証（３頁左下欄３行～右下欄１２行の記載参照）には，ガイドリンクプレートに形成するクロッチ部の形状については，「この切欠き３５は穴３２の中心を結ぶ中心線０′－０′の近くまで中心側に伸びているが，その深さは必要に応じて任意に調節できる。」との記載があるが，この記載からは，ガイドリンクに形成するクロッチ部の深さを本件の出願前に当業者に知られた範囲内の深さにおいて任意に調節できることが理解されるにとどまるものであって，本件訂正発明１のようにクロッチ部の基部が開孔の水平方向中心線の下方まで延びているような深さにすることまでも示唆しているものとは認めることができない。また，審判甲第２号証（８頁右下欄７行～１４行，１１頁右上欄１７行～左下欄１０行，１３頁左上欄２０行～右上欄１０行の記載参照）及び審判甲第３号証（２頁第３欄４０行～第４欄１１行の記載参照）には，サイレントチェーンの弾性限界範囲内の変形についての事項として，ガイドリンクの板厚を内側リンクの板厚の１／２とする，あるいは，ガイドリンクと内側リンクの材料を変更する等により，ガイドリンクを内側リンクとほぼ同程度に変形させることにより荷重の分布を改善してチェーンを構成する構成部分の寿命を延ばすことが記載されているにすぎないものであり，審判甲第４号証に記載された事項（７７頁末行～７８頁４行，７９頁４行～７行，７９頁１０行～１９行の記載参照）からは，サイレントチェーンにおいてもローラチェーンと同様に製作後，組立て時のピッチ誤差等を矯正するために内側リンクの降伏応力以上の荷重を負荷する作業が行われること，及び，チェーンに予荷重を施したときの効果は，ローラリンクプレートの穴底部の応力集中による表面圧縮残留応力の生成によるものであることが理解できるにとどまるものである。そして，降伏荷重は，降伏応力と断面積の積によるものであるから，材料が同じであれば，ガイドリンクの板厚を内側リンクの１／２とすればガイドリンクの断面積は内側リンクの断面積の１／２となり，ガイドリンクの降伏荷重は内側リンクの降伏荷重よりも低い降伏荷重を有するものになることは，当業者であれば容易に理解することができる技術事項であると認められる。
上記審判甲第１～第４号証に記載された事項を総合勘案すれば，審判甲第１号証に記載されたようなサイレントチェーンのガイドリンク（クロッチ部の深さを穴の中心を結ぶ中心線０′－０′の近くまで中心側に伸ばしたもの）の板厚を内側リンク（駆動リンクプレート）の板厚よりも薄くすること，あるいは，硬度の低い材料を使用すること（材質を変更すること）によってガイドリンクの降伏荷重を内側リンクの降伏荷重よりも低い降伏荷重を有するように構成する（塑性変形を生じやすくする）ことは，当業者であれば容易に想到することができるものと認められる。しかしながら，このようなガイドリンク構造では，審判甲第４号証の７９頁１０行～１９行の記載事項からも理解できるように，サイレントチェーンにプリストレス（予荷重）を施せば，ガイドリンクの開孔（穴）底部に応力が集中するものであるから，ガイドリンクは開孔（穴）底部周辺において塑性変形（残留ひずみ）を生じるものとなるものであって，本件発明１のようにガイドリンクに生じる塑性変形をクロッチ部近傍の領域に集中させやすくなるという効果までは奏しないものである。
そして，サイレントチェーンにプリストレスを施した際に生じる塑性変形をガイドリンクに形成したクロッチ部近傍の領域に集中させること，及び，サイレントチェーンのガイドリンクに形成するクロッチ部の基部を開孔（穴）の水平方向中心線の下方まで延ばすことは，本件の出願前に当業者に知られていた事項であるとは認めることができないものである。
そうすると，本件発明１の上記技術事項ａ″のようにガイドリンクを構成することによって，ガイドリンクを内側リンクの降伏荷重よりも低い降伏荷重とするとともに，サイレントチェーンにプリストレスを施した際に生じる塑性変形をガイドリンクに形成したクロッチ部近傍の領域に集中させることについては，当業者が想到するための契機がないものであるから，本件発明１の上記技術事項ａ″は，当業者といえども容易に想到することができるものとは認めることができない。さらに，本件発明１のようなガイドリンクを備えたサイレントチェーンとすることによって，サイレントチェーンにプリストレスを施した際に，従来知られたクロッチ部形状（穴の中心を結ぶ中心線の近くまで中心側に伸びるように形成）のガイドリンクを採用したサイレントチェーンのようにガイドリンクの開孔（穴）底部に塑性変形（残留ひずみ）を生じさせることなく，ガイドリンクに生じる塑性変形の実質的にすべてをクロッチ部近傍の領域で発生させることができるという格別な効果を奏するものと認められる。


したがって，本件発明１は，審判甲第１～第４号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとは認めることができない。(1)－３　ところで，請求人は，訂正後の本件発明１の技術事項ａ″について，概略，「ガイドリンクに生じる塑性変形の実質的にすべてをクロッチ部近傍の領域で発生させることができる」点は，「クロッチ部の基部が開孔最上部の下方まで垂れ下がっている」効果であって，技術事項ａ″による格別の効果ではない旨主張している。
しかしながら，本件明細書中にも記載されているように，本件発明１においてサイレントチェーンのガイドリンクを上記技術事項ａ″のように構成することの目的は，サイレントチェーンにプリストレスを施した際に生じるガイドリンクの塑性変形箇所を開孔（穴）底部周辺ではなく，クロッチ部近傍の領域に集中させることにあることは明らかであり，本件発明１のように，サイレントチェーンにプリストレスを施した際に生じるガイドリンクの塑性変形箇所をクロッチ部近傍の領域に集中させることは，本件の出願前に当業者に知られていた課題であると認めることができないものである。
そして，本件発明１では，ガイドリンクの板厚を内側リンクの板厚よりも薄くし，硬度についても低くすることによってガイドリンクの降伏荷重を内側リンクの降伏荷重をよりも低い降伏荷重を有するように構成するとともに，ガイドリンクに形成するクロッチ部の基部が開孔（穴）の水平方向中心線の下方まで延びているように構成するという特有の構成を採用することによって，ガイドリンクに作用する引張荷重の作用線をクロッチ部基部の上方に位置させることで，ガイドリンクに生じる塑性変形の実質的にすべてをクロッチ部近傍の領域に生じさせやすくするという格別な効果を奏するものと認めることができるものである。よって，請求人の本件発明１の技術事項ａ″についての上記主張は採用することができない。
(2)　本件発明２，３についての対比・判断
本件発明２，３は，それぞれ，本件発明１の技術事項を引用するとともに，更に構成を限定したものである。
そして，本件発明１が，審判甲第１～第４号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができないものであることは，上記「(1)本件発明１についての対比・判断」の項で検討したとおりである。
したがって，本件発明２，３も，本件発明１と同様の理由により，審判甲第１～第４号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとは認めることができない。
(3)　本件発明４についての対比・判断
(3)－１　審判甲第１号証に記載された２頁右上欄１４行～右下欄１３行，３頁左下欄３行～右下欄１２行，４頁左下欄３行～７行の記載事項からみて，審判甲第１号証に記載された発明の「ガイドリンクプレート３」，「駆動リンクプレート２」，「連結ピン４」，「クロッチ（切欠き）３５」及び「サイレントチェーン」は，それぞれ，本件発明４の「（側部）ガイドリンク２０」，「内側リンク５０」，「枢支部材８０」，「クロッチ部４０」及び「サイレントチェーン」に相当し，審判甲第１号証に記載された発明のガイドリンクプレート３も，本件発明４の側部ガイドリンク２０と同様に底部と，間隔をあけて配置されかつ上方に延びる一対のつま先部とを備え，該つま先部は，開孔を囲むとともに，外側フランク面と，丸い（曲面形状）クロッチ部で連結された内側フランク面とを有しているものであるから，本件発明４の用語を使用して本件発明４と審判甲第１号証に記載された発明とを対比すると，両者は，「リンクの組立体及び枢支部材から構成されるサイレントチェーンとともに用いられる側部ガイドリンクであって，該チェーンは，隣り合う組が交互に組み合わされた内側リンクの組が差し込まれる複数組の側部ガイドリンクを有し，該各リンクは，間隔をあけて配置された一対の開孔を有し，一つのリンクの組の一組の開孔は，隣接するリンクの組の一組の開孔と横方向に整列して配置されており，各ガイドリンクは，底部と，間隔をあけて配置されかつ上方に延びる一対のつま先部とを備え，前記つま先部は，開孔を囲むとともに，外側フランク面と，丸いクロッチ部で連結された内側フランク面とを有しているガイドリンク。」で一致しており，下記の点で相違している。
【相違点】本件発明４では，ガイドリンクは，内側リンクの降伏荷重よりも低い降伏荷重を有するように，内側リンクの厚みより薄いある厚みと，内側リンクの硬度より低いある硬度とを有し，かつクロッチ部４０の基部が開孔２４，２６の水平方向中心線２１の下方まで延びているように構成されている（分説した技術事項ｂ″）ものであるのに対して，審判甲第１号証に記載された発明では，ガイドリンクプレート３の板厚を駆動リンクプレート２の板厚の１／２まで薄くできるものであるが，本件発明４の上記構成（技術事項ｂ″）までは具備していない点。(3)－２　上記相違点について検討するに，本件発明４の上記相違点に係る構成（技術事項ｂ″）は，本件発明１の技術事項ａ″と実質的に同一の事項である。そして，本件発明１の技術事項ａ″が審判甲第１～第４号証に記載された技術事項ア～コを総合勘案したとしても当業者が容易に想到することができない事項であることは，上記「(1)本件発明についての対比・判断」の項で検討したとおりである。
したがって，本件発明４も，審判甲第１～第４号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとは認めることができない。
(4)　本件発明５についての対比・判断


(4)－１　審判甲第１号証に記載された２頁右上欄１４行～右下欄１３行，３頁左下欄３行～右下欄１２行，４頁左下欄３行～７行の記載事項からみて，審判甲第１号証に記載された発明の「ガイドリンクプレート３」，「駆動リンクプレート２」，「連結ピン４」，「クロッチ（切欠き）３５」及び「サイレントチェーン」は，それぞれ，本件発明５の「（側部）ガイドリンク２０」，「内側リンク５０」，「枢支部材８０」，「クロッチ部４０」及び「サイレントチェーン」に相当し，サイレントチェーンを含むローラーチェーンにおいては，製作後，組立て時のピッチ誤差等を矯正するために駆動リンクプレート（内側リンク）の降伏荷重以上のプリストレスを負荷してわずかに塑性変形を生じさせるもの（第１次取消判決の判示事項参照）であり，また，審判甲第１号証に記載された発明のガイドリンクプレート３は，本件発明５の側部ガイドリンク２０と同様に，ある厚み及び硬度を有するとともに，穴（開孔）を囲みかつ外側フランク面及び内側フランク面を備える，間隔を隔てた一対のつま先部を有しており，駆動リンクプレートの板厚の１／２まで薄く（駆動リンクプレートよりも低い降伏荷重を有する）できるものであるから，本件発明５の用語を使用して本件発明５と審判甲第１号証に記載された発明とを対比すると，両者は，「実質的にすべてのリンクが実質的に同一のピッチ長を有しているサイレントチェーンの製造方法であって，無端状のチェーンを形成するように複数のチェーンリンクを連結することと，第１のガイドリンクピッチと異なる第２のガイドリンクピッチと，第１の内側リンクピッチと異なりかつ第２のガイドリンクピッチと実質的に等しい第２の内側リンクピッチとが得られるように，内側リンクの降伏荷重よりも大きな荷重でチェーンにプリストレスをかけることとを備えており，前記チェーンリンクは，間隔を隔てて配置されかつ第１のガイドリンクピッチを定める一対の開孔を備えた複数の側部ガイドリンクと，少なくともその一部がガイドリンク間に配置され，間隔を隔てて配置されかつ第１の内側リンクピッチを定める一対の開孔をそれぞれ有する複数の内側リンクと，そのうちの一つが各ガイドリンクの対向する開孔内で支持され，各内側リンクの少なくとも一つの開孔を挿通するとともに，各々内側リンクの降伏荷重よりも低い降伏荷重を有しているガイドリンクを連結する枢支部材とを含んでおり，さらに，ガイドリンクの各々が，ある厚み及び硬度を有するとともに，開孔を囲みかつ外側フランク面及び内側フランク面を備える，間隔を隔てた一対のつま先部を有しているサイレントチェーンの製造方法。」で一致しており，下記の点で相違している。【相違点】本件発明５では，ガイドリンクは，内側リンクの降伏荷重よりも低い降伏荷重を有するように，ガイドリンクの厚みが内側リンクの厚みよりも薄く，かつガイドリンクの硬度が内側リンクの硬度より低いような，ある厚み及び硬度を内側リンクの各々が有するとともに，クロッチ部４０の基部が開孔２４，２６の水平方向中心線２１の下方まで延びているように構成されている（分説した技術事項iii″）ものであるのに対して，審判甲第１号証に記載された発明は，ガイドリンクプレート３の板厚を駆動リンクプレート２の板厚の１／２まで薄くできるものであるが，本件発明５の上記構成（技術事項iii″）までは具備していない点。(4)－２　上記相違点について検討するに，本件発明５の上記相違点に係る構成（技術事項iii″）は，本件発明１の技術事項ａ″と実質的に同一の事項である。そして，本件発明１の技術事項ａ″が審判甲第１～第４号証に記載された技術事項ア～コを総合勘案したとしても当業者が容易に想到することができない事項であることは，上記「(1)本件発明１についての対比・判断」の項で検討したとおりである。
したがって，本件発明５も，審判甲第１～第４号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとは認めることができない。
(5)　審決のまとめ
以上のとおりであるから，請求人の主張及び提出した証拠方法によっては，本件の請求項１ないし請求項５に係る発明（本件発明１ないし本件発明５）の特許を無効とすることができない。
第３　原告主張の審決取消事由
１　本件発明１の進歩性について
(1)　本件発明１は，
訂正審判においては，本件発明１のａ″の構成，特に「クロッチ部４０の基部が開孔２４，２６の水平方向中心線２１の下方まで延びている」との部分（以下「下方まで延びているとの構成」という。）に進歩性が認められた。しかしながら，審判甲第１号証の３頁左下欄７行～１０行には，「この切欠き（本件発明１のクロッチに相当）３５は穴３２の中心を結ぶ中心線Ｏ′－Ｏ′の近くまで中心側に延びているが，その深さは必要に応じて任意に調節できる。」と記載されている。
本件訂正明細書（乙１訂正審決に添付のもの）には，「クロッチ部の基部は，開孔の水平方向中心線２１の下方まで延びている。好ましくは，クロッチ部の基部は，水平方向中心線２１から開孔の最下部までの距離の半分以上下方まで延びている。より好ましくは基部は，水平方向中心線から開孔の最下部までの距離の約８５％下方まで延びている。」（【００６０】）と記載されている。審判甲第１号証と本件訂正明細書のこれらの記載は実質的に同じ内容を述べていて，クロッチ部の深さは，様々に変更し得ることが明記されている。(2)　また，本件訂正明細書の【００６０】における上記記載の上には，「クロッチ部を丸く形成することによって，応力集中が原因で生じる疲労クラックの形成が最小に抑えられる。」とあり，同様な記載は，【００６７】にもあり，該記載の後に「クロッチ部の基部は，開孔頂上部の下方まで延びている。」と続いている。すなわち，クロッチ部の存在そのものが，該クロッチ部基部に応力集中を生ずることを意味しており，このことは，切欠き効果として材料力学上の常識である。クロッチ部が深くなれば，リンクの荷重作用面積が小さくなり，上記切欠き効果と相俟って，降伏荷重が低くなることも，材料力学上の常識である。審決が本件発明１の効果として認定する「ガイドリンクに生じる塑性変形の実質的にすべてをクロッチ部近傍の領域で発生させることができる」との点は，ガイドリンクの最も降伏荷重の低い部分に実質的にすべての塑性変形が発生することを述べていることにすぎず，これは，上述した常識による当然の結果であって，格別のものではない。


「ガイドリンクに生じる塑性変形の実質的にすべてをクロッチ部近傍の領域で発生させることができる」点は，訂正前の請求項４の記載であるが，訂正前にあっては，該請求項４が請求項１に従属する以上，請求項１，すなわち「クロッチ部の基部が開孔最上部の下方まで垂れ下がっている」ことによる効果であって，訂正後の請求項，すなわち下方まで延びているとの構成による格別の効果でない。審決で認定しているように，クロッチ部の深さが，訂正前の「開孔部最上部の下方」では発明性の存在を認めず，訂正後の「開孔の水平方向中心線の下方」ではこれを認めるとすると，開孔中心線まで延びるクロッチ部が記載されている刊行物の存在等により該訂正後のものも認めない状態となると，更に【００６０】の記載に基づき「開孔の最下部までの距離の約８５％下方まで延びる」ものに発明性の存在を認めることになる。
(3)　作用効果が数値に比例して連続する，いわば臨界点ではない数値の限定に発明性の存在を認めないことは，審査規準（第２章２．８　数値限定を伴った発明の進歩性の考え方　参照）及び慣例（単なる数値の限定）等に定めるものであり，本件発明１は，これに該当する。
すなわち，下方まで延びているとの構成は，単なる設計的事項若しくは課題解決のための具体化手段における徴差，又は少なくとも出願前当業者が容易になし得た事項であって，この点に発明性が存在しないことは明らかである。(4)　効果はクロッチ部を設けたことによるものであって，基部が開孔の水平方向中心線の下方まで延びていることによる格別の効果ではない。従前の請求項１で規定される「基部が開孔最上部の下方まで垂れ下がっている」は，基部の深さが最低限そこまで有することを意味し，下方まで延びているとの構成も含むことは，本件訂正明細書の内容を勘案した特許請求の範囲の解釈では当然のことであって，従前の請求項１が，上記規定される深さのみに限定したものでないことは明らかである。
上記効果は，クロッチ部を有することによる当然の帰結であって，審判甲第１，第２号証にクロッチ部を有するサイレントチェーン用ガイドリンクが記載されている以上，本件出願前当業者に知られている事項であり，技術的課題となり得るものではない。
２　審判合議体の除斥事由
本件においては，審決（第２次審決）の前に訂正審決が，独立特許要件について判断している。訂正審決の合議体は，無効審判請求の審決に対して前審に当たり，その構成員は，審査官として前審に関与した審判官の除斥を規定する特許法１３９条６号の規定に該当するものとして，無効審判から排除されるべきである。また，訂正審決の合議体の構成員は，無効審判に関しては，直接の利害関係を有するものとして，特許法１３９条７号にも該当する。
本件における審決（第２次審決）は，このような除斥原因を有する審判官によってされたものであり，当然に無効である。
３　その他の本件発明の進歩性について
本件発明２，３，４，５は，訂正前の請求項３，４，５，６（８）に相当するので，上記技術事項ａ″以外は，既に，第１次取消判決により進歩性がないと結論付けられており，これらの発明も，本件発明１と同様，進歩性が存在しないことは明らかである。
第４　審決取消事由に対する被告の反論
１　本件発明１について
(1)　本件出願前においては，サイレントチェーンのガイドリンクのクロッチ部の基部を開孔の水平方向中心線の下方まで延ばしたものはなく，本件出願前の技術水準を示す審判甲第１号証においても，第５図及び第６図の記載から明らかなように，ガイドリンクのクロッチ部の基部は，開孔中心線の上方に位置するにとどまっている。審判甲第１号証は，２頁右上欄２～６行の記載から分かるように，これまでクロッチ部が形成されていなかったガイドリンクの背面側に初めてクロッチ部を形成したことを特徴としており，クロッチ部の深さも，開孔中心線の近くまでの範囲内で調節できると記載されているにすぎない。ガイドリンクにクロッチ部を形成することで，クロッチ形成部分においてガイドリンクの断面積が小さくなり，その結果，ガイドリンクに引張荷重が作用したときに，ガイドリンクの二つの開孔間の距離つまり穴ピッチ（ガイドリンクピッチ）が伸びやすくなる。審判甲第１号証に記載の発明では，実際のチェーンの運転中つまりチェーンの走行中にチェーンに張力が作用したときに連結ピンの曲がりを防止するために，ガイドリンクの穴ピッチの弾性伸びをリンクプレートの穴ピッチの弾性伸びと同程度にしようとしており（４頁左下欄の３～６行参照），このため，ガイドリンクのクロッチ部の深さも最大でリンクプレートのクロッチ部の深さと同じ深さ，つまり開孔中心線の上方までの深さになっているのである（第３図及び第６図参照）。これに対して，本件発明１では，サイレントチェーンにプリストレスをかけてガイドリンクを塑性変形させるときに，ガイドリンクの実質的にすべての塑性変形をクロッチ部近傍の領域に生じさせようとしており，このため，ガイドリンクのクロッチ部基部を開孔の水平方向中心線の下方まで延ばすことにより，プリストレス時にガイドリンクに作用する引張荷重の作用線（実質的に開孔の水平方向中心線と一致）を常時ガイドリンクのクロッチ部基部の上方に配置させるようにしているのである。言い換えれば，クロッチ部基部を開孔の水平方向中心線の下方まで延ばしたことによって，ガイドリンクに引張荷重が作用した際に，ガイドリンクのクロッチ部を挟んだ両側の各つま先部が互いに離れる側に伸びて，いわゆる口開きを起こしやすくなる。
(2)　クロッチ部基部が開孔の水平方向中心線の上方に配置された従来のガイドリンクに関しては，原告の主張するとおりであるが，本件発明１では，クロッチ部基部を開孔の水平方向中心線の下方まで延ばしたことによって，すなわち，引張荷重の作用線を跨いでクロッチ部基部を配置したことによって，プリストレス時には，クロッチ部基部に作用する曲げモーメントによって，ガイドリンクの各つま先部が口開きを起こすことになる。
本件発明１は，原告の主張するような単なる切欠き効果等を利用したものではなく，本件発明１のようにガイドリンクを塑性変形させる点は，いずれの審判甲号証にも記載されていない。
(3)　「ガイドリンクに生じる塑性変形の実質的にすべてをクロッチ部近傍の領域で発生させてガイドリンクに口開きを効果的に起こさせることができる」点は，技術事項ａ″のように，ガイドリンクのクロッチ部基部を開孔の水平方向中心線の下方に配置させることにより，ガイドリンクに対する引張荷重の作用線をクロッチ部基部の上方に位置させて初めて可能となるのである。