本件発明では，引張強さの大きい帯材を用いて帯材の厚さを小さくすることで，トルク定数を小さくし，また，一次巻きの巻き指数を小さくすることで，所望の巻き戻しトルクを確保する。本件発明は，これにより，シートベルトの引き出し量に対するばね巻取りトルクの変化が小さいトルク特性を有するＳ字ぜんまいばねを製造することができる，という特有の効果を奏する。そして，このＳ字ぜんまいばねを用いれば，シートベルトの着脱操作が容易となり，装着時の圧迫感を軽減することができる。
このような作用効果は，刊行物１ないし３のいずれにも記載されていないし，それを示唆する記載もないのであって，当業者は，本件発明の作用効果を，刊行物１ないし３に記載の発明及び記載の事項から予測することはできない。したがって，決定は，本件発明の作用効果の認定判断を誤ったものである。
２　被告の反論
決定の認定判断は正当であり，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
(1)　取消事由１（一致点の認定の誤り）に対して
ア　決定は，「鋼材を冷間圧延した帯材である限りにおいて一致」と認定し，冷間圧延前の母材の形状についての要件は除外している。ここで，「鋼材」とは「鋼鉄を機械や建築の材料として加工したもの」（広辞苑第４版）の意味であって，その具体的形状までをも特定するものではない。決定は，刊行物１記載の発明を，材質が「鋼」であるものを冷間圧延して，「帯」形状とし，これを成形して「ぜんまいばね」とする製造方法として認定しているのであるから，本件発明と刊行物１記載の発明とは，鋼材を冷間圧延した帯材である限りにおいて一致する。そして，決定は，「鋼」としての材質の違い，及び，冷間圧延前の母材の形状の違いについて，相違点（１）（「本件発明は，鋼材が『ピアノ線又は硬鋼線』であり」）を認定している。
イ　刊行物１には，「自動車のシートベルトの巻取装置に使用される巻取ばねについては・・・」（第２欄第２２行ないし第３欄第６行）と記載されているところ，他の用途の実施例は記載されていないことからみて，刊行物１に記載のぜんまいばねは，自動車のシートベルト巻取装置に使用されるものを対象としているというべきである。
(2)　取消事由２（相違点（１）の判断の誤り）に対してア　うず巻きばねの製造用材料として，硬鋼線から冷間圧延して帯状に形成した材料を用いることが想到容易であるとした判断の誤りに対して(ｱ)　「ぜんまいばね」と「うず巻きばね」の分類について甲６には，「渦巻ばねは隣接コイルが互いに接触しないものと，接触するものとに分けられる。・・・接触型渦巻ばねは時計や機器の動力用ぜんまいとして用いられる。」（２７１頁）と記載され，また，甲７には，「ぜんまい」は，「動力用の素線が互いに接触している渦巻ばね」（「定義」の欄）であると記載されているから，これらの記載からみて，「ぜんまいばね」は「うず巻きばね」の一つの形態であるということができる。
(ｲ)　「うず巻きばね」の技術を「ぜんまいばね」に適用することについて「ぜんまいばね」は，(ｱ)のとおり，「うず巻きばね」の一つの形態であり，また，これらのばねは，その作用において，螺旋状に巻かれたばねがもとの形状に戻ろうとする応力をばね力としている点で共通であり，その形状においても，帯板状の材料を螺旋に巻いたものである点で共通であることからみれば，うず巻ばね用材料をぜんまいばねに適用することを妨げる特段の阻害要因は存在しない。イ　引張強さ，冷間圧延の減面率の数値限定を想到容易であるとした判断の誤り
に対して
(ｱ)　引張強さについて
刊行物１記載のぜんまいばねは，(1)イのとおり，自動車のシートベルト巻取装置に使用されるものを対象としている上，刊行物１の「この従来例によるぜんまいばねについての残留応力を測定したところ，・・・ばね表面の発生応力は２２０～２
３０ｋｇｆ/ｍｍ
２にもなることが判った。」（３欄１１ないし１８行）との記載における「この従来例」とは，自動車のシートベルトに使用される巻取ばねを指すものであるから，自動車のシートベルト巻取装置に使用されるぜんまいばねには，２
２０～２３０ｋｇｆ/ｍｍ
２のばね表面の発生応力に耐え得る程度の引張強さが必要とされることは，当業者が当然に考慮するところであって，刊行物１記載の発明に
おける鋼帯の引張強さを２２０～２８０ｋｇｆ/ｍｍ
２の範囲内の数値とすること
は，当業者が容易に想到し得るものである。
また，うず巻きばねの技術をぜんまいばねに適用することができることについては，アのとおりである。
(ｲ)　減面率について
刊行物２には，母材である硬鋼の引張強さが冷間圧延後に増大すること（４欄１８ないし２４行及び２頁表２），硬鋼線という線材から冷間圧延により帯材を得ていること（１欄２ないし７行）が記載されている。また，冷間圧延の際の減面率が大きいほど引張強さが大きくなること，材質の異なるものにおいて冷間圧延後に同じ値の引張強さを得るには，減面率を異にする必要があることは，周知である（例えば，乙１（ばね技術研究会編「第３版ばね」丸善平成２年１０月１５日第３刷発行）５８頁，図2･75）。
そして，母材の材質が異なればその引張強さは異なるのであるから，冷間圧延によって所望の値の引張強さを得ようとすれば，圧延の際の減面率を母材の材質に応じて変更すればよいことは充分に予測するところであるから，減面率をどの程度とするかは，材質，必要とされる引張強さに応じて適宜選択すべき設計事項にすぎない。
ウ　巻き指数の値が格別のものではないとした判断の誤りについて刊行物１には，厚さ０．１３ｍｍの鋼帯について，巻き指数６９で一次成形することが記載されており（６欄２７ないし３３行），本件発明における巻き指数の５０～７０という値は，薄い帯材からぜんまいばねに成形する際の値として特別なものではない。そして，巻き指数の値は，所望するトルク特性に適合するように，ばね材の特性に応じて選択されるものにすぎない。なお，原告は，一次巻きの加工法の相違について言及しているが，特許請求の範囲には一次巻きの加工法について格別の記載はない。
(3)　取消事由３（本件発明の顕著な作用効果の看過）に対して帯材の厚さ及びトルク定数の値については，本件発明の特許請求の範囲に記載されていないから，原告の主張する作用効果は，特許請求の範囲の記載に基づかないものである。


また，刊行物１記載の発明におけるぜんまいばねにおいて，必要とされる帯材の引張強さは，(2)イ(ｱ)のとおり，本件発明と同じ程度であって，その板厚は，０．１３ｍｍであり，本件発明の実施例（０．１９ｍｍ）と同様に薄いものである。しかも，巻き指数の値は，(2)ウのとおり，所望するトルク特性に適合するように，ばね材の特性に応じて選択されるものにすぎないから，その作用効果は，刊行物１ないし３に記載の発明及び記載の事項から予測することができるものである。
第４　当裁判所の判断
１　取消事由１（一致点の認定の誤り）について
(1)　刊行物１（甲１）には，「ステンレス鋼，はがね鋼等の鋼材を用いて・・・冷間圧延加工された薄板」と記載されており，母材が「鋼材」であることは明らかであるが，「鋼材」が一般的に「板状」のものであるとしても，刊行物１には，母材である「鋼材」の形状は具体的に明記されていない。そして，決定は，刊行物１において，母材である「鋼材」が「線材」であると認定したわけではなく，刊行物１の「ステンレス鋼，はがね鋼の鋼材を冷間圧延加工した鋼帯」が，本件発明の「ピアノ線または硬鋼線を減面率６０％～９０％に冷間
圧延して引張強さを２２０ｋｇｆ/ｍｍ
２～２８０ｋｇｆ/ｍｍ
２にした帯材」と対比
して，鋼材を冷間圧延した帯材である限りにおいて一致すると認定した上，相違点（１）として，本件発明の鋼材が「ピアノ線または硬鋼線」であるのに対して，刊行物１の鋼材が「ステンレス鋼，はがね鋼」であると認定し，これについて判断しているから，決定が，鋼材を冷間圧延した帯材である限りにおいて一致すると認定したことに，誤りはない。
(2)　また，刊行物１には，第１図，第２図に，従来例によるぜんまいばねの製造工程が記載され，第３図には，従来例によるぜんまいばねの疲労テストについて記載されているところ，発明の詳細な説明に，「自動車のシートベルトの巻取装置に使用される巻取ばねについては，第３図に示す」（２欄２２行ないし３欄１行）と記載され，従来例の用途として，自動車のシートベルトが具体的に挙げられているのであって，刊行物１において，従来例を改良する部分が，自動車のシートベルト用ぜんまいばねに適用できることは明らかであるから，決定が，刊行物１のぜんまいばねの製造方法を，「シートベルト巻取装置用の」ぜんまいばねの製造方法であると認定したことに，誤りはない。
(3)　したがって，取消事由１は，理由がない。
２　取消事由２（相違点（１）の判断の誤り）について(1)　うず巻きばねの製造用材料として，硬鋼線から冷間圧延して帯状に形成した材料を用いることが想到容易であるとした判断の誤りについてア　「ぜんまいばね」と「うず巻きばね」の異同について(ｱ)　甲６には，「渦巻ばねは隣接コイルが互いに接触しないものと，接触するものに分けられる。」（２７１頁，「３．６渦巻ばね」の項），「ひげぜんまい・・・は，小形で巻数の多い非接触形渦巻ばねにほかならない」（２７５頁，「ｄ．ひげぜんまい」の項），「接触形渦巻ばね（ぜんまい）」（２７８頁，「３．６．３」の項見出し）と記載され，また，甲７には，「ぜんまい」とは，「動力用の素線が互いに接触している渦巻ばね（付図３８～４０）。」であり，「ひげぜんまい」とは，「計器用などの素線が互いに接触していない渦巻ばね（付図４１）。」であり，「渦巻ばね（うずまきばね）」とは，「平面内で渦巻型をしているばね（付図３８～４１）。」であると記載されている。これらの記載によれば，「渦巻ばね」とは，「ぜんまい」と「ひげぜんまい」を総称していうものであると認められるから，「ぜんまいばね」は，「うず巻ばね」の一つの形態であるということができる。なお，甲６には，甲７の付図４２に示される「定荷重ぜんまい」と同一の構造の「定荷重渦巻ばね」について，「定荷重渦巻ばね・・・は自由時に密着巻きされた特殊な渦巻ばね」（２８１頁，「３．６．４定荷重渦巻ばね」の項）と記載されており，この記載によれば，「定荷重ぜんまい」（刊行物１の「ぜんまいばね」がこれに分類される。）も，「渦巻ばね」の一種であることが明らかである。
(ｲ)　原告は，刊行物１の「ぜんまいばね」は，甲６によれば「接触形渦巻ばね」に，甲７によれば「定荷重ぜんまい」に分類されるから，刊行物１の「ぜんまいばね」は，刊行物２（甲２）の「うず巻ばね」（甲６の「非接触形渦巻ばね」，甲７の「渦巻ばね」）の一つの形態であるとはいえないと主張する。確かに，刊行物１の「ぜんまいばね」と刊行物２の「うず巻ばね」とは，形状，構造を異にし，また，甲６には，「非接触形渦巻ばねは，エネルギーの蓄積用としては自動車の装備部品・・・などに用いられ，また振動周期の等時性を利用する場合としては時計のひげぜんまいに利用される。接触形渦巻ばねは時計や機器の動力用ぜんまいとして用いられる。また特殊なものとして定荷重渦巻ばねは上下窓のバランサやモータのブラシ押さえなどに使われる。」（２７１頁，「３・６渦巻ばね」の項）と記載されているから，この記載によれば，用途も異にしていると認められる。
しかし，相違点（１）についての決定の説示に照らすと，決定は，刊行物１記載の発明における鋼帯の材料を，刊行物２に記載の硬鋼線に変更することの想到容易性について判断するに当たり，材料の変更を動機付ける根拠として，「ぜんまいばね」が「うず巻ばね」の一つの形態であること，すなわち，一般的に，「ぜんまいばね」が「うず巻ばね」の一種であるといえると認定したものである。言い換えると，決定は，刊行物１の「ぜんまいばね」が，刊行物２の「うず巻ばね」と，形状，構造及び用途を同じくしているとして，これを想到容易性の根拠としたのではなく，「ぜんまいばね」と「うず巻ばね」とが近接した技術分野にあるとして，これを想到容易性の根拠としたのである。


したがって，決定が，「「ぜんまいばね」は「うず巻ばね」の一つの形態である」と認定したことに誤りはなく，原告の上記主張は，採用することができない。イ　「うず巻きばね」技術の「ぜんまいばね」への適用について(ｱ)　甲１２（小玉正雄著「ばねのおはなし」日本規格協会発行）には，「ぜんまいの場合には，薄い鋼帯を直線に近い形状にしたままで熱処理作業を行うのに対し，非接触型の渦巻ばねでは，渦巻形状にしてから熱処理を行っています。」（１４５頁３ないし５行）と記載されており，この記載によれば，ぜんまいのような接触型渦巻ばねも，非接触型渦巻ばねも，製造工程は異なるものの，薄い鋼帯を材料として製造されるものであると認められる。そうすると，薄い鋼帯であれば，ぜんまいばね用の材料が，うず巻ばね用の材料としても使用することができるということができる。
そして，刊行物２には，「円形断面を有するばね用硬鋼線を熱処理を施すこと無く，板幅の板厚に対する比Ｒ＝板幅／板厚が，約１０以上となるように冷間圧延をして長方形断面形状とし，引張り強さ１６５ｋｇ/ｍｍ
２以上の帯状に形成したこと
を特徴とするうず巻ばね用材料。」（１欄１ないし７行），「本発明においては，最終製品材料に要求される機械的性質並びに断面形状を考慮し，硬鋼線１の最適寸法の素材を選定し，この素材に適当なバックテンションをかけながら，複数回圧延ロール２，４を通し，所定の寸法のもの５に仕上げるものである。」（３欄２２行ないし４欄２行）と記載されており，これらの記載によれば，刊行物２のうず巻ばね用材料は，円形断面を有するばね用硬鋼線を出発材料とするが，冷間圧延処理により，長方形の断面形状を有する薄板状にした上，うず巻ばねに形成するものであると認められる。また，刊行物１には，「ぜんまいばねを製造する従来例を第１図に基づき説明する。ステンレス鋼，はがね鋼等の鋼材を用いて例えば０．１３ｍｍ厚に冷間圧延加工された薄板を，スリツトと成し，縁（「緑」とあるのは「縁」の誤記と認める。）摺り（ラウンド加工）し，このような素材工程を経た鋼帯１を第１図に示す送りローラ２及びガイド部材３を通して曲げ部材４に送り，当該部材に鋼帯１を当接して曲げ成形する。・・・次いで・・・第２図に示す如き態様でばねを支持ドラム５からセツテイング用ドラム６に巻き付けてプリセツテイングを行う。このプリセツテイングは曲げ成形後のばねを逆巻きにし，その径を例えば曲げ成形時φ１２～１３からφ１４～１６に広げる工程である。」（１欄１５行ないし２欄１１行）と記載されており，この記載によれば，刊行物１のぜんまいばねは，薄板を，スリットとし，縁摺り（ラウンド加工）した鋼帯から形成されるが，「第２表は厚さ０．１３ｍｍ×幅１４ｍｍのステンレス鋼帯についてφ９のバネを後方
張力２２ｋｇｆ/ｍｍ
２，半径０．７および０．８ｍｍダイスを用いて一次成形し，次いでφ１５に２次成形したぜんまいばね」（６欄２７ないし３０行）と記載されていることにかんがみると，上記鋼帯は，長方形の断面形状を有する薄板状のものであると認められる。
そうすると，刊行物１のぜんまいばね用材料も，刊行物２のうず巻ばね用材料も，出発材料は異なるものの，一旦，長方形の断面形状を有する薄い鋼帯に成形した上，それぞれ，ぜんまいばね，うず巻ばねへと形成するのである。そして，前記のとおり，薄い鋼帯であれば，ぜんまいばね用の材料が，うず巻ばね用の材料としても使用することできるから，刊行物２に記載されている材料（薄い鋼帯）を，刊行物１のぜんまいばね用材料（薄い鋼帯）として用いることは，当業者であれば容易に想到できるというべきである。なお，刊行物２の実施例においては，うず巻ばね用材料として，「厚さｔ＝０．７ｍｍ，幅ｂ＝７ｍｍの長方形断面のもの」（４欄１３ないし１４行）を用いているが，「最終製品材料に要求される機械的性質並びに断面形状を考慮し，硬鋼線１の最適寸法の素材を選定し，・・・所定の寸法のもの５に仕上げる」（３欄２２行ないし４欄２行）と記載されていることにかんがみると，刊行物２の材料を，刊行物１のぜんまいばね用材料と同様の厚みに形成して，ぜんまいばね用材料とすることも，当業者であれば容易に想到できるというべきである。
(ｲ)　原告は，材料（母材）が変われば，ぜんまいばね材を製造するための工程や条件が変わるのは当然であるから，刊行物１の鋼帯の材料を，刊行物２に記載の硬鋼線（線材）に変更したとしても，ぜんまいばね材を製造することはできない旨主張する。確かに，材料（母材）が変われば，ぜんまいばね材を製造するための工程や条件が変わるものであるが，刊行物２には，(ｱ)のとおり，硬鋼線等の線材から圧延によって薄い鋼板を形成することが記載されているのであって，刊行物２に記載されている材料を，刊行物１のぜんまいばね用材料として用いることは，当業者であれば容易に想到できるものである。そして，本件発明の特許請求の範囲は，「ピアノ線または硬鋼線を減面率６０％～９０％に冷間圧延して引張強さを２２０ｋｇ
ｆ/ｍｍ
２～２８０ｋｇｆ/ｍｍ
２した帯材」と規定していて，冷間圧延の結果につい
ては特定しているものの，冷間圧延の工程や製造条件ついては特定していないから，本件発明の帯材が，刊行物２に記載されているような通常の圧延によるものでないとまでは認めることができない。そうであれば，刊行物１の鋼帯の材料を，刊行物２に記載の硬鋼線（線材）に変更したとしても，実験等により工程や条件を適宜決定して，ぜんまいばね材を製造することができるといわなければならない。原告の上記主張は，採用することができない。


また，原告は，ぜんまいばねが「ばね用鋼帯」から作られているのは，硬鋼線等の線材を圧延し，所望の寸法及び引張強さのぜんまいばね材とすることが，高レベルの技術を必要として，極めて難しく，「ばね用鋼帯」に代わるぜんまいばね材を，例えば，硬鋼線等の線材から通常の圧延によって製造することはできないとされていたからである旨主張する。しかし，本件明細書には，「【実施例】ピアノ線材ＳＷＲＳ６２を減面率７０％に冷間圧延した本発明にかかる帯材と従来一般に使用されているステンレス鋼線ＳＵＳ３０１－ＣＳＰＥＨを冷間圧延した帯材とを比較する・・・」（段落【０００７】）と記載されており，この記載によれば，ステンレス鋼線ではあるが，線材からぜんまいばね用の帯材を形成することが示されているから，「ばね用鋼帯」に代わるぜんまいばね材を，線材から通常の圧延によって製造することができないとされていたとは考え難い。したがって，原告の上記主張は，採用の限りでない。
(2)　引張強さ，冷間圧延の減面率の数値限定を想到容易であるとした判断の誤り
について
ア　引張強さについて
(ｱ)　刊行物１には，「そこで，本発明者らはこの従来例によるぜんまいばねについての残留応力を測定したところ，第２図に示すセツテイング時のばね使用時の引張側残留応力（発生応力）は＋２０～３０ｋｇｆ/ｍｍ
２程度であり，又，支持ドラ
ムセツトによる発生応力は約３０ｋｇｆ/ｍｍ
２，疲労テスト時の発生応力は約１７
０ｋｇｆ/ｍｍ
２であり，合せてばね表面の発生応力は約２２０～２３０ｋｇｆ/ｍｍ２程度にもなることが判った。」（３欄１１ないし１８行）と記載されているものの，この記載は，従来の「鋼帯」から製造されるぜんまいばねに発生する応力値とシートベルト巻取装置におけるぜんまいばねの引張強さの関係を直接的に示しているわけではない。
しかし，従来例のぜんまいばねにおいて，ばね表面における発生応力が約２２０
～２３０ｋｇｆ/ｍｍ
２になるということは，ぜんまいばねの表面に，使用時において，それだけの外力（荷重）が加わることを意味するから，ぜんまいばねの「鋼帯」には，破断を防ぐために，このような応力を考慮した上での引張強さが求められる。しかも，刊行物１には，第４図に，従来例のぜんまいばねの引張強さが２０
０ｋｇｆ/ｍｍ
２であることが示されているから，ぜんまいばねを従来どおりの態様で使用するのであれば，ばね材料の引張強さを，少なくとも上記の値以上のものに設計することは，当業者であれば容易に想到できることである。また，刊行物２には，表２に，硬鋼線（ＳＷＲＨ　７７Ｂ）を冷間圧延して得られるうず巻ばね用材
料の引張り強さが２４１ｋｇ/ｍｍ
２であることが示されているから，甲２に記載さ
れた冷間圧延によれば，２００ｋｇｆ/ｍｍ
２を超える引張強さが得られることは，
容易に理解されるところである。
そうであれば，従来例のぜんまいばねにおいて得られる上記の知見を基にして，実験等により，必要な引張強さを容易に設定することができるというべきであり，刊行物２に従って，刊行物１のぜんまいばね用材料を形成するに当たり，上記のような引張強さが得られるような原材料や冷間圧延手法を選択することは，当業者であれば容易に行うことができると認められる。
(ｲ)　原告は，刊行物１には，ぜんまいばねに発生する応力値とシートベルト巻取装置におけるぜんまいばねとの関係が記載されていないから，シートベルト巻取装置用ぜんまいばねに，ばね表面の発生応力に耐え得る程度の引張強さが必要とされることについて，当業者が当然に考慮するところであるとはいえない旨主張するが，(ｱ)に判示したところによれば，原告の上記主張は，採用の由ないものといわなければならない。
また，原告は，シートベルト巻取装置用ぜんまいばねの「帯材」として，刊行物２記載のうず巻ばね用材料を用いること自体，容易に想起されるものではないし，
帯材の引張強さの範囲を２２０ｋｇｆ/ｍｍ
２～２８０ｋｇｆ/ｍｍ
２に規定する根拠
は何もなく，当業者が容易に想到できるものではない旨主張する。しかし，シートベルト巻取装置用ぜんまいばねの「帯材」として，刊行物２記載のうず巻ばね用材料を用いることは，(1)イ(ｱ)に判示したように，当業者であれば容易に想到できるというべきであるし，また，本件発明において，引張強さの範囲を２２０ｋｇｆ/ｍ
ｍ２ないし２８０ｋｇｆ/ｍｍ
２に規定する格別の根拠はないとしても，必要な引張強さを得るために原材料や冷間圧延手法を選択し，その結果，２２０ｋｇｆ/ｍｍ
２～
２８０ｋｇｆ/ｍｍ
２の引張強さの帯材を用いることは，格別のものでなく，当業者であれば容易に想到できるものである。原告の主張は，採用することができない。
イ　減面率について
(ｱ)　刊行物２の材料を，刊行物１のぜんまいばね用材料と同様な厚みに形成して，ぜんまいばね用材料とすることは，(1)イ(ｱ)に判示したように，当業者であれば容易に想到できるものである。確かに，出発材料によっては，同一厚みのぜんまいばね材料を形成するための圧延条件（減面率）を変える必要があるが，目標とする厚みが決まれば，出発材料に応じて，圧延条件（減面率）を変更すれば足りるのである。
本件明細書の特許請求の範囲には，「ピアノ線または硬鋼線を減面率６０％～９
０％に冷間圧延して引張強さを２２０ｋｇｆ/ｍｍ
２～２８０ｋｇｆ/ｍｍ
２にした帯


材」と記載されているが，原材料の引張強さも，線の直径も規定していないし，帯材の厚みも規定していない。また，上記の特定の引張強さのぜんまいばね材料が，上記の特定の減面率を採用することによってはじめて形成できたとは認められない。そうすると，減面率は，上記の特定の引張強さ（厚みは不定）のぜんまいばねを製造するために，出発材料，ぜんまいばね材料に必要とされる厚みに応じて，自ずと定められるものであるといわざるを得ないのであって，格別のものであるとは認められない。
(ｲ)　原告は，刊行物２の記載からは，本件発明のＳ字ぜんまいばね用の帯材における減面率，引張強さの範囲が導き出せるものではなく，上記引張強さの帯材を得るために，減面率を６０％～９０％とすることは，当業者が容易になし得るものではない旨主張する。しかし，刊行物２には，表２に，硬鋼線材を冷間圧延して長方形断面形状の帯材を形成することによって，引張強さが１６０ｋｇ/ｍｍ
２から２４
１ｋｇ/ｍｍ
２にまで向上することが示されているところ，乙１（ばね技術研究会編「第３版ばね」丸善，平成２年１０月１５日第３刷発行）５８頁，図2･75）によれば，冷間圧延の際の減面率が大きいほど引張強さが大きくなること，材質の異なるものにおいて，冷間圧延後に同じ値の引張強さを得るには，減面率を異にする必要があることが認められるから，この事実を併せ考えると，冷間圧延時の減面率を変えることにより帯材の引張強さを変えることができるということが容易に理解することができるし，また，母材の材質に応じて減面率と引張強さとの関係を求めることは，実験等により，容易に行うことができると考えられる。したがって，上記引張強さの帯材を得るために，減面率を６０％～９０％とすることは，当業者が容易に行うことができる。原告の上記主張は，採用の限りでない。(3)　巻き指数の値が格別のものではないとした判断の誤りア　本件明細書によれば，「巻き指数」とは，「一次巻きの直径と帯材の厚さとの比」のことをいうとされており（３欄１８ないし１９行），本件発明は，巻き指数５０～７０で一次巻きするものである。
刊行物１には，「所定径より小さなばねを一次成形し，更に２次成形としてばねの成形状態から逆方向に曲げ，成形径を所定径まで拡大することにより，圧縮残留応力を単に付与できるだけでなく，圧縮残留応力の絶対値をより大きくし，疲労寿命のより一層向上したぜんまいばねを得ることができる」（４欄３３ないし３９行）と記載されており，この記載によれば，一次成形においては，小さな径に成形することが疲労寿命の向上につながることが理解される（なお，刊行物１には，「プリセッティングは曲げ成形後のばねを逆巻きにし，その径を例えば曲げ成形時φ１２～１３からφ１４～１６に広げる工程である。」（２欄９ないし１１行）と記載されているから，「成形径」，「所定径」は，「φ１２～１３」，「φ１４～１６」であると認められる。）。また，刊行物１には，「第２表は厚さ０．１３ｍｍ×幅１４ｍｍのステンレス鋼帯についてφ９のバネを後方張力２２ｋｇｆ/ｍｍ２，半径０．７および０．８ｍｍダイスを用いて一次成形し，次いでφ１５に２次成形したぜんまいばねの残留応力を測定した結果を示すが，この本発明実施例の場
合，使用時引張り側残留応力（Ｘ）は８０ｋｇ/ｍｍ
２以上の圧縮残留応力を示して
いる。」（６欄第２７ないし３３行）と記載されており，この記載によれば，計算によって，一次成形の際に，略６９という巻き指数を採用していることが理解される。
本件発明の特許請求の範囲には，「巻き指数５０～７０で一次巻きした後逆方向に二次巻きする」と記載されているだけで，二次巻きの成形条件が規定されていないが，刊行物１において，「略６９」という巻き係数を採用していることからすると，本件発明における巻き係数の値の範囲は，刊行物１が採用した値を含んでいる。そして，刊行物１に従った条件を採用して一次巻きすれば（すなわち，略６９の巻き係数で一次巻きすれば），ぜんまいばねの疲労寿命の向上が期待できるから（もっとも，二次巻きについても，刊行物１に従った成形条件を採用することが必要となるが，本件発明においては，二次巻き条件が特定されていないから，刊行物１に従った成形条件により成形することを排除していない。），一次巻きの条件について，刊行物１に示された巻き指数「略６９」の近辺について，実験を行い，これにより，巻き指数を５０ないし７０とする好適範囲を定めることは，当業者であれば容易に想到できるというべきである。


イ　原告は，本件発明において，一次巻き指数は，Ｓ字ぜんまいばねのトルク特性，へたり性能，耐久性が満足いくレベルとなるよう，「帯材」を用いた幾多の実験を重ねて規定されたものであり，適宜選択した値ではない旨主張する。しかし，本件発明においては，帯材の厚みも規定されていないから，帯材の厚みを小さくすることによって，上記巻き指数が達成できるとはいえないし，特定の引張強さの帯材を用いることによって，はじめて上記巻き指数を達成できるとも認められないから，巻き指数を５０ないし７０とする数値限定は，ぜんまいばねの求められる性能に応じて定められる好適範囲の意義しか有しないと考えられる。そして，アに判示したように，一次巻き条件について，巻き指数「略６９」の近辺について，実験を行い，これにより，巻き指数を５０ないし７０とする好適範囲を定めることは，当業者であれば容易に想到できるのであって，ばね材料の特質に応じて適宜選択し得るものである。原告の上記主張は，採用の限りでない。また，原告は，刊行物１の実施例では，ステンレス鋼帯に後方から張力を負荷した状態で，ダイスでしごきながら一次成形し，たまたま一次巻き指数が略６９になったにすぎず，この巻き指数で，押し加工法で一次巻きを行っている本件発明の巻き指数を論じることはできない旨主張する。しかし，本件発明の特許請求の範囲は，一次巻き加工法について規定していないから，本件発明が，「押し加工法」により一次成形することを前提とするものであるとは認められない。そして，仮に本件発明が「押し加工法」により一次成形するものであるとしても，刊行物１には，一次成形において，小さな径に成形することで，疲労寿命を向上させることが示唆されているから，可能な限り，小さな径に成形することは，当業者ならば容易に想到できることである。確かに，刊行物１には，「本発明者らは一次成形径を小さくするという観点から，従来法（押し加工法）について成形時半径を小さくすることについて検討してみたが，従来法の如き押し加工法では成形時半径を小さくすると鋼帯にオレが発生し，成形時半径を小さくすることには限界があることが判った。」（４欄２７ないし３２行）と記載されており，この記載によれば，巻き指数を小さくする成形が困難であることは理解されるものの，小さな径に成形できるか否かは，鋼帯の曲がりやすさ，すなわち，厚みにもよるのであるから，「押し加工法」を用いたのでは，決して，小さな径には成形できないというわけではなく，「押し加工法」を試みることについて格別の創意を要するとはいえない。そうであれば，「略６９」の近辺について，実験を行い，これにより，巻き指数を５０ないし７０とする好適範囲を定めることは，当業者であれば容易に想到できるというべきである。原告の上記主張は，採用することができない。(4)　したがって，相違点（１）についての決定の判断に誤りはないから，取消事由２は，理由がない。
３　取消事由３（本件発明の顕著な作用効果の看過）について(1)　本件発明において採用される，硬鋼線を出発材料とした冷間圧延，減面率の数値限定，帯材の引張強さについての数値限定，一次巻きの巻き指数の数値限定は，いずれも，当業者が容易に想到できるものであることは，上記２に判示したとおりである。
また，本件明細書には，本件発明の作用効果について，「引張強さの大きい帯材を使用することにより厚さを小さくしてトルク定数を低減するとともに，従来，一次巻きの直径と帯材の厚さとの比（・・・）が１５０程度であつたのを５０～７０とすることにより巻き戻し方向の残留応力を大きくし，これによつて所望の巻き戻しトルクを確保することができた。・・・すなわち，引張強さの大きい帯材を用いて厚さを小さくすることによりトルク定数を小さくし，一次巻きの巻き指数を小さくすることによつて所望のトルクを得るようにしたものであつて，引き出し長さの変化によるトルクの変化が小さく，しかも所望のトルクが得られるから，着脱時にシートベルトを長く引き出してもこれに要する力は比較的小さくて着脱操作が容易であり，また，装着時の引張力も小さいから圧迫感が小さく，さらに，シートベルトの巻き取りに要するトルクは十分に確保できる効果がある。」（３欄１６行ないし３２行）と記載されている。この作用効果は，製造方法それ自体が奏するものではなく，製造されたＳ字ぜんまいばねが奏するものであるが，本件明細書には，「従来主として用いられていた・・・引張強さが１８０ｋｇｆ/ｍｍ
２」（３欄１２
ないし１４行），「従来，・・・（・・・巻き指数という）が１５０程度であった」（３欄１８ないし２０行），「板厚が，・・・従来のＳ字ぜんまいばねは０．２０ｍｍ」（４欄１２ないし１４行）と記載されており，これらの記載に照らすと，製造されたＳ字ぜんまいばねが奏する上記の作用効果は，特定の従来品と比較してのものにとどまるのであって，これによって刊行物１ないし刊行物３から予測できる範囲を一般的に超えるものとは認められない。
(2)　したがって，取消事由３も，理由がない。
第５　結論
以上のとおりであって，原告主張の決定取消事由は，いずれも理由がないから，原告の請求は棄却されるべきである。
東京高等裁判所知的財産第４部
裁判長裁判官　　　　　塚　　原　　朋　　一
裁判官　　　　　塩　　月　　秀　　平
裁判官　　　　　髙　　野　　輝　　久


平成１７年（ネ）第１００４０号　特許権侵害差止請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成１６年（ワ）第１６７３２号）（平成１７年７月１５日口頭弁論終結）
判決
控訴人　　　　　　　株式会社ジャストシステム
訴訟代理人弁護士　福    島栄    一
同                  菅　    尋史同                  永田    早苗同                  大向    尚子
補佐人弁理士　　　木    村    　満
同                  石　井　裕一郎同                  雨宮    康仁
被控訴人　　　　　　松下電器産業株式会社
訴訟代理人弁護士    大野    聖二
同                  市橋    智峰
訴訟代理人弁理士　田    中久    子
主文
原判決を取り消す。
被控訴人の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は第１，２審とも被控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　控訴人
主文と同旨
２　被控訴人
(1)　本件控訴を棄却する。
(2)　控訴費用は控訴人の負担とする。
第２　事案の概要
１　事案の要旨
(1)　本件は，控訴人が別紙イ号物件目録及びロ号物件目録（原判決別紙目録と同じ。）記載の各製品（商品名「一太郎」及び「花子」。以下，これらを併せて「控訴人製品」と総称する。）の製造，譲渡等又は譲渡等の申出をしているところ，被控訴人が，控訴人の前記行為が特許法１０１条２号，４号に該当し，被控訴人の有する特許権を侵害すると主張して，控訴人に対し，特許法１００条に基づき，控訴人の前記行為の差止め及び控訴人製品の廃棄を求めた事案である。(2)　被控訴人の前記特許権（以下「本件特許権」という。）は，特許第２８０３２３６号（平成元年１０月３１日特許出願，平成１０年７月１７日設定登録，以下「本件特許」という。）であり，本件特許権に係る明細書（以下「本件明細書」という。別紙特許公報〔以下「本件公報」という。〕参照）に記載のとおり，その発明の名称を「情報処理装置及び情報処理方法」とするものである。当該発明は，「より良いマンマシンインターフェースを志向するために，マウス等のポインティング装置を備えた情報処理装置・・・（の多くが採用している）ウインドウシステム・・・（の）機能説明に関しては，機能説明キーを設け，その機能説明キーの押下によってこの装置を有する機能全てを説明するか，機能説明のアプリケーションを起動した後で，キーワードの入力を行わせるものが多い・・・（が，従来の）この方法では，キーワードを忘れてしまった時や，知らないときに機能説明サービスを受けることができない」（本件公報３欄２行目ないし１３行目）という課題があるところから，これを解決するための手段を構成とした機能説明を行う情報処理装置及び情報処理方法に関する発明であり，その特許請求の範囲の記載は，次のとおりである。
【請求項１】アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第１のアイコン，および所定の情報処理機能を実行させるための第２のアイコンを表示画面に表示させる表示手段と，前記表示手段の表示画面上に表示されたアイコンを指定する指定手段と，前記指定手段による，第１のアイコンの指定に引き続く第２のアイコンの指定に応じて，前記表示手段の表示画面上に前記第２のアイコンの機能説明を表示させる制御手段とを有することを特徴とする情報処理装置。【請求項２】前記制御手段は，前記指定手段による第２のアイコンの指定が，第１のアイコンの指定の直後でない場合は，前記第２のアイコンの所定の情報処理機能を実行させることを特徴とする請求項１記載の情報処理装置。【請求項３】データを入力する入力装置と，データを表示する表示装置とを備える装置を制御する情報処理方法であって，機能説明を表示させる機能を実行させる第１のアイコン，および所定の情報処理機能を実行させるための第２のアイコンを表示画面に表示させ，第１のアイコンの指定に引き続く第２のアイコンの指定に応じて，表示画面上に前記第２のアイコンの機能説明を表示させることを特徴とする情報処理方法。
（以下，【請求項１】の発明を「本件第１発明」，【請求項２】の発明を「本件第２発明」，【請求項３】の発明を「本件第３発明」といい，これらを併せて「本件発明」と総称する。）
(3)　一方，控訴人製品は，別紙イ号物件目録及びロ号物件目録記載のとおり，文書作成のソフトウエア（日本語ワープロソフト「一太郎」）及び図形作成のソフトウエア（統合グラフィックソフト「花子」）であって，控訴人の製造・販売に係る控訴人製品を購入した利用者（ユーザー）は，これをパソコンにインストールして使用している。
なお，別紙イ号物件目録及びロ号物件目録の「商品名」欄には，単に「一太郎」「花子」と記載されているが，弁論の全趣旨に照らし，被控訴人は，バージョンを問わず，商品名中に「一太郎」「花子」を含むものであって，同目録「機能」欄記載の機能を有する製品を，本件訴訟の対象としているものと解される。(4)　原判決は，控訴人製品をインストールしたパソコン及びその使用は，本件発明の構成要件をいずれも充足するから，その技術的範囲に属し，また，控訴人の前記(1)の行為について特許法１０１条２号及び４号により侵害とみなされるいわゆる間接侵害（以下「間接侵害」という。）が成立するところ，本件特許について，本件発明の進歩性の欠如による無効理由が存在することが明らかであるということはできないから，被控訴人の本件特許権に基づく請求は権利濫用には当たらないとして，被控訴人の請求をいずれも認容したため，これを不服とする控訴人が本件控訴を提起した。
(5)　控訴人は，当審において，構成要件充足性及び間接侵害の成立を争うとともに，本件特許につき，新たな刊行物に基づく本件発明の新規性又は進歩性の欠如による無効理由を追加した上，原審において主張した進歩性の欠如による無効理由も含めて，特許法１０４条の３第１項に基づく権利行使の制限を主張した（原審における権利濫用の主張は撤回した。）。これに対し，被控訴人は，控訴人が当審において新たに提出した構成要件充足性及び本件特許の無効理由についての追加的な主張・立証は時機に後れたものとして却下されるべきである旨主張して争っている。
２　争いのない事実等
原判決の「事実及び理由」欄の「第２　事案の概要」の１に記載のとおりであるから，これを引用する。なお，以下，原判決と同様の略語を用いる。
３　争点
(1)　控訴人製品をインストールしたパソコン及びその使用の構成要件充足性
（争点１）


(2)　特許法１０１条２号及び４号所定の間接侵害の成否（争点２）(3)　本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められ，本件特
許権の行使は許されないか（争点３）
(4)　控訴人の当審における追加的な主張・立証が時機に後れた攻撃防御方法と
して却下されるべきか（争点４）
４　争点に関する当事者の主張
後記５，６のとおり当審における追加的な主張を付加するほか，原判決の「事実及び理由」欄の「第３　争点に関する当事者の主張」に記載のとおり（ただし，原判決１０頁１２行目の「（権利濫用）」を「（本件特許権の行使の制限）」に，同頁１６行目ないし１７行目の「無効理由が存在することが明らかであるから，本件特許に基づく請求は，権利濫用として許されない。」を「無効理由が存在するから，本件特許は，特許無効審判により無効にされるべきものと認められ，控訴人に対する本件特許権の行使は許されない。」に，同１５頁６行目ないし７行目の「本件特許に無効理由が存在することが明らかとはいえない。」を「本件特許に無効理由は存在しない。」に，それぞれ改める。）であるから，これを引用する。
５　控訴人の当審における追加的な主張
(1)　争点１（構成要件充足性）について
本件発明における「第１のアイコンの指定に引き続く第２のアイコンの指定」とは，機能説明アイコンをポインティング装置でプレスして指定し，そのままドラッグして機能説明対象アイコンの位置でリリースすること（以下「プレス，ドラッグ＆リリース」という。）のみを意味し，機能説明アイコンをポインティング装置でプレスして指定し，当該指定を伴うものとして，例えば，カーソルの脇に「？」マークを表示し，機能説明対象アイコンをポインティング装置をプレスして指定すること（以下「クリック，バルーン表示＆クリック」という。）を含まない。
すなわち，被控訴人は，平成１５年９月１７日，特許請求の範囲の減縮及び明りょうでない記載の釈明を理由として，本件明細書につき訂正審判を請求したが（乙１０），その内容は，本件第１発明及び本件第３発明に係る請求項における「制御手段」を「プレス，ドラッグ＆リリース」及び「クリック，バルーン表示＆クリック」の双方を明らかに含むものに訂正することを求めるものであった。これに対し，特許庁は，願書に添付した明細書又は図面には，「制御手段」に関して「プレス，ドラッグ＆リリース」による態様が記載されているだけであるとして，訂正拒絶理由を通知した（乙１１）。前記経緯によれば，前記請求項に記載された「引き続く・・・指定」とは，「プレス，ドラッグ＆リリース」を意味し，「クリック，バルーン表示＆クリック」を含まないことは明らかである。ところが，控訴人製品をインストールしたパソコンにおけるヘルプ機能の動作及び表示は，「クリック，バルーン表示＆クリック」の方法を用いているから，控訴人製品をインストールしたパソコンにおけるヘルプ機能は，本件発明の構成要件１－Ｃ，２―Ｂ，３―Ｃの「引き続く・・・指定」を充足しない。
(2)　争点２（間接侵害の成否）について
控訴人製品をインストールしたパソコンにおけるヘルプ機能は，控訴人製品に含まれるＡＰＩ関数がオペレーティング・システム（ＯＳ）中の「Ｗｉｎｈｌｐ３２．ｅｘｅ」を実行することにより行われている。ＡＰＩ関数は，マイクロソフト社及び各種の刊行物によって広く公開されており，世界中のコンピュータ・プログラマーが様々な種類のアプリケーションソフトウェアを作る際に利用されるもので，ソフトウェアを開発するコンピュータ・プログラマーにとってネジと同様の汎用品というべきものにすぎない。
したがって，控訴人製品には含まれない「Ｗｉｎｈｌｐ３２．ｅｘｅ」こそが本件発明の特徴的技術手段を直接形成するものであって，控訴人製品に含まれるＡＰＩ関数は汎用品にすぎないから，控訴人製品は，本件発明による課題の解決に不可欠なものではない。
(3)　争点３（本件特許権の行使の制限）について
本件特許は，以下のとおり，本件発明の新規性又は進歩性の欠如による無効理由があり，特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから，特許法１０４条の３第１項に基づき，被控訴人の控訴人に対する本件特許権の行使は許されない。
ア　本件発明は，フレッド・ストーダー著「ハイパープログラマーのためのハイパーツール」（マックチューター１９８８年７月号）（乙１２の１，なお，甲１９は乙１２の１の全訳，以下「乙１２文献」という。）に記載された発明（以下「乙１２発明」という。）と同一である。
すなわち，ハイパーツールとは，「スタック」（書棚の意）を開発するために役立つツールである。ハイパーツール第１番を実行すると，画面左側には，１６個のツールを含むスタックが表示される。各ツールに対しては，上方に絵が，下方に文字がそれぞれ表示されており，画面右側上方には，黒い菱形に白い縁取をし，中に「？」を描いた，交通標識を模した絵文字のヘルプ・アイコンが表示されている（図１）。このような表示がされるのは，ハイパーツール第２番を実行した場合も同様である（図９）。画面左側のツールを起動するには，そのアイコン（例えば，「リンク・ア・チョイス・リスト」アイコン等）をクリックすればよい。一方，ハイパーツールには組み込みヘルプ機能が含まれており，これによれば，様々なツールに関する情報を素早く得ることができる。画面上で任意のツール（「リンク・ア・チョイス・リスト」アイコン等）についてのヘルプを得るには，ヘルプ・アイコンをクリックし，それから，そのツールに対するアイコンをクリックすればよい。
したがって，ハイパーツールにおけるヘルプ・アイコンは「第１のアイコン」に，「リンク・ア・チョイス・リスト」アイコン等は「第２のアイコン」に，それぞれ対応付けることができるから，本件発明は，乙１２発明そのものであり，新規性を欠く。
イ　本件発明は，デニー・スレシンジャー著「ヘルプ・ドキュメンテーション・システムの概説」（マックチューター１９８７年１１月号）（乙１３の１，なお，甲２０は乙１３の１の全訳，以下「乙１３文献」という。）に記載された発明（以下「乙１３発明」という。）と同一である。
すなわち，乙１３文献は，各種のヘルプ，特に，文脈感知ヘルプ（文脈におけるヘルプ，文脈ヘルプとも呼ばれる。）に関する技術の詳細を紹介するものである。
乙１３文献には，ヘルプ・メニューから文脈におけるヘルプ・メニュー項目を選択し，ポインタを「？」ポインタにした後に，例えば，アイコンやカットメニュー項目を選択すると，当該アイコンや当該カットメニュー項目のヘルプが表示されることが記載されている。
なお，文脈におけるヘルプ・メニュー項目やカットメニュー項目も，「アイコン」にほかならない。
そして，文脈におけるヘルプ・メニュー項目は「第１のアイコン」に，デスクトップに表示されるアイコンやカットなどのメニュー項目は「第２のアイコン」に，それぞれ対応付けることができるから，本件発明は，乙１３発明そのものであり，新規性を欠く。


ウ　本件発明は，ナショナル・インストルメンツ社「ラブビュー～マッキントッシュのための科学ソフトウェア～」（乙１４の１〔１９８６年発行〕，なお，乙１９〔１９８８年７月発行〕は乙１４の１とほぼ同一内容のもの，以下「乙１４文献」という。）に記載された発明（以下「乙１４発明」という。），マイケル・ボーズ＝グレッグ・ウィリアムズ著「ラブビュー：実験仮想器具エンジニアリング・ワークベンチ」（バイト・マガジン１９８６年９月号）（乙１５の１，なお，乙２０は乙１５の１と同一内容のもの，以下「乙１５文献」という。）に記載された発明（以下「乙１５発明」という。），及び本件特許出願に先立ち販売されていた「ラブビューのバージョン１．２」（遅くとも１９８８年に頒布されていたもの）を操作した際の控訴人担当者作成の平成１７年３月２９日付け報告書（乙１６，以下「乙１６報告書」という。）中において説明されている「ラブビューのバージョン１．２」自体に係る発明（以下「ラブビュー発明」という。）と同一である。
すなわち，ラブビューは，マッキントッシュ・コンピュータ上で動作する実験仮想器具エンジニアリングのワークベンチ・ソフトウェアであり，遅くとも１９８６年には，その構成が公知となっている。
前記各刊行物によれば，ラブビューで，あるオブジェクトのヘルプを得るためには，ツールパレット内の拡大鏡アイコンをクリックしてから，拡大鏡カーソルを使用してそのオブジェクトの上でクリックすると，ラブビューのヘルプ・ダイアログボックスが表示されること，拡大鏡カーソルでクリックできるオブジェクトとは，メニュー項目，アイコン，ボタン，コントロール等，画面上に表示される種々のものを意味する総称であることが明らかである。なお，「ラブビューのバージョン１．２」は，そこからいつでもデジタル情報の閲覧印刷ができるものであるから，特許法２９条１項３号所定の刊行物に当たる。
このように乙１４発明，乙１５発明及びラブビュー発明では，拡大鏡アイコンを「第１のアイコン」に，画面に表示されるゴーボタン・アイコンなどのオブジェクトを「第２のアイコン」に，それぞれ対応付けることができるから，本件発明は，ラブビューの拡大鏡形ヘルプ・ツールの発明そのものであり，新規性を欠く。
エ　本件発明は，原審提出の引用例である特開昭６１－２８１３５８号公報（甲１３の２５）に記載された発明（以下「引用例発明」という。）と乙１３発明及びフレッド・ストーダー著「ハイパーカードのユーザーに優しいプログラミング」（マックチューター１９８７年１０月号）（乙１７の１，以下「乙１７文献」という。）に記載された発明（以下「乙１７発明」という。）に基づき，当業者が容易に発明をすることができたものである。
すなわち，乙１３文献によれば，ヘルプ・デスク・アクセサリを起動する方法には，①アップル・メニューから起動する，②文脈ヘルプを実装している場合は「コマンド－？」を使う，③拡張アラートを実装している場合はアラートボックス内のヘルプ・ボタンを押すという手法がある。
ところで，乙１７文献によれば，「ボタン」とは，画面に「アイコン」として表示することができるものであるから，前記アラートボックス内のヘルプ・ボタンもまた，「アイコン」に該当する。
すなわち，これらの刊行物には，ヘルプ・デスクアクセサリを起動する手段としてキーボードのキーの操作（コマンドキーと「？」を同時に押す）とアイコン（アラートボックス内のヘルプ・ボタン）とが相互に置換可能であることが開示されている。
したがって，引用例発明に乙１３発明及び乙１７発明を組み合わせれば，当業者は本件発明に容易に想到することができたから，本件発明には進歩性がない。
オ　本件発明は，ヴィッキー・スピルマン＝ユージン・ジェイ・ウォング著「ＨＰニューウェイブ環境ヘルプ・ファシリティ」（１９８９年８月発行）（乙１８の１，なお，甲２１は乙１８の１の全訳，以下「乙１８文献」という。）に記載された発明（以下「乙１８発明」という。）及び周知の技術事項に基づき，当業者が容易に発明をすることができたものである。
すなわち，ＨＰニューウェイブ環境は，ヒューレット・パッカード社が提供するコンピュータ用のアプリケーションであり，そのヘルプ機能にも工夫がされている。乙１８文献は，そのような機能の実装について説明するものである。乙１８文献によれば，①ヘルプ・プルダウン・メニュー内のスクリーン／メニュー・ヘルプ項目を選択すると「？」モードへ移行し，②「？」モードでアイコンを選択するとそのアイコンのヘルプが表示され，③「？」モードでないときにアイコンを選択するとそのアイコンの機能が実行される。
これを本件発明と対比すると，ヘルプ・プルダウン・メニュー内のスクリーン／メニュー・ヘルプ項目を「第１のアイコン」に，任意のアイコンを「第２のアイコン」に，それぞれ対応付けることができる。
そして，乙１８文献において，プルダウン・メニュー内の項目とアイコンとは，操作可能なアイテムとして区別なく列挙されており，両者は，画面に表示される態様が，一方はメニュー項目として，他方はアイコンとして表示されるという差異があるのみで，いずれもマウスのボタンとカーソルを用いたクリック操作により種々の機能を実行するものであることに違いはない。また，メニュー項目とアイコンとを相互に置換できる点は，乙１３文献及び乙１７文献からも明白である。
さらに，乙１２文献，乙１４文献及び乙１５文献には，ヘルプ・アイコンを先に指定してから，説明対象となるアイコンないしアイテムを指定することが開示されている。
これらの事情によれば，「ヘルプ・プルダウン・メニュー内のスクリーン／メニュー・ヘルプ項目」は，「第１のアイコン」に置換容易であるから，本件発明は，乙１８発明及び前記刊行物に開示される周知の技術事項に基づき当業者が容易に発明をすることができたものである。
カ　本件発明は，乙１２発明ないし乙１５発明，乙１７発明，乙１８発明及びラブビュー発明に基づき，当業者が容易に発明をすることができたものである。(4)　争点４（時機に後れた攻撃防御方法）について被控訴人は，控訴人が当審において新たに提出した前記(1)の構成要件充足性及び前記(3)の本件特許の無効理由についての追加的な主張・立証につき，いずれも時機に後れたものとして却下されるべきであると主張するが，本件の原審は，第１回口頭弁論期日（平成１６年９月１７日）から結審（同年１１月３０日）まで約２か月という極めて短い期間で終了しているところ，控訴人は，当審において追加した構成要件充足性及び本件特許の無効理由についての主張・立証を控訴理由書と共に提出している。そして，構成要件充足性に関する追加主張は，控訴人が従前から主張してきた「アイコン」が「ドラッグ」ないし「移動」できるものであることに関する主張の補充にすぎない。また，本件特許の無効理由に関する追加主張は，控訴人の真摯な努力によっても入手に期間を要した，約１６年前の本件特許出願当時の外国語文献に基づく主張である。これらの事情に照らせば，前記追加主張・立証の提出は，時機に後れたものとはいえない。
また，前記追加主張は，書証によって立証されるものであり，審理に長期間を要する性質のものではないから，これらの主張・立証の提出が訴訟の完結を遅延させるとはいえない。


したがって，控訴人の前記主張・立証は，時機に後れたものとして却下されるべきではない。
６　被控訴人の当審における追加的な主張
(1)　争点１（構成要件充足性）について
特許庁により通知された訂正拒絶理由は，訂正後の請求項が，訂正の要件として定められた新規事項の追加禁止の要件を満たさないとしたのみであり，このことは，訂正前の請求項に記載された発明の構成要件の解釈に何ら影響を及ぼさない。
(2)　争点２（間接侵害の成否）について
間接侵害に関する控訴人の追加的な主張は争う。
(3)　争点３（本件特許権の行使の制限）について
ア　本件発明は，乙１２発明と同一ではない。
すなわち，乙１２文献には，第１のアイコンとともに「表示画面」に表示される第２のアイコンが，「所定の情報処理機能を実行させる」ものであること（構成要件１－Ａ，３－Ｂ）が記載されていない。すなわち，乙１２文献の図１や図９に表示された「リンク・ア・チョイス・リスト」ツールは，スタック開発者が作業しようとしているスタックに，前記ツールがインストールされてそのアイコンが表示されるようになって初めて，そのアイコンをクリックすれば前記ツールの機能が実行されるものであり，インストールするまでは前記ツールの機能を実行できないものであるから，「所定の情報処理機能を実行させる」ものではない。また，乙１２文献には，第２のアイコンの指定に応じて，「第２のアイコンの機能説明」が，前記「表示画面」上に表示されること（構成要件１－Ｃ，３－Ｃ）も記載されていない。すなわち，仮に，乙１２発明において，控訴人が第２のアイコンに相当すると主張する「リンク・ア・チョイス・リスト」ツールのヘルプ情報が得られたとしても，その情報が「第２のアイコンの機能説明」であるかどうかは不明であるし，その情報が，当該第２のアイコンが表示され指定される「表示画面」上に表示されることは，乙１２文献には，全く記載されていない。さらに，乙１２文献には，「第２のアイコンの機能説明」が，「第１のアイコンの指定に“引き続く”第２のアイコンの指定」に応じて，起こること（構成要件１－Ｃ，３－Ｃ）の記載もない。すなわち，本件発明は，第２のアイコンに該当しないものの指定があってから，第２のアイコンの指定がされても，“引き続く”第２のアイコンの指定に相当しないから，第２のアイコンの機能説明は表示されないというものである。これに対し，乙１２文献には，単に，「ヘルプ・アイコンをクリックします。そして示されたツールのアイコンのうちいずれかをクリックします。」との記載があるだけであり，前記制御フローの記載はない。イ　本件発明は，乙１３発明と同一ではない。
乙１３文献には，第２のアイコンとともに「アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第１のアイコン」が「表示画面」に表示されること（構成要件１－Ａ，３－Ｂ）が記載されていない。すなわち，図１のプルダウン・メニュー中の「ヘルプ・イン・コンテクスト」コマンドは，図５の「ヘルプ・イン・コンテクスト・メッセージ」編集画面を出現させて，メッセージの作成，編集を可能にするものであって，前記メニュー中の「カット」コマンドについての説明を表示させるものではないから，「アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる」ものではない。また，前記「ヘルプ・イン・コンテクスト」コマンドに表示されている「プロペラ型の記号・？」は，単なる「記号」にすぎず，「絵もしくは絵文字」ではないから，前記コマンドは「アイコン」に当たらない。また，乙１３文献には，第２のアイコンの指定に応じて，「第２のアイコンの機能説明」が，前記「表示画面」上に表示されること（構成要件１－Ｃ，３－Ｃ）も記載されていない。すなわち，「コンテクスト・センシティブ・ヘルプ」では，アプリケーションプログラムに「ヘルプ・デスクアクセサリ」を呼び出させ，それに「どのメッセージが表示されるべきか示すパラメータ」を渡すという動作が行われるだけであり，前記「パラメータ」を渡された「ヘルプ・デスクアクセサリ」がどのようなメッセージをどのように表示するかについては，全く開示されていない。
さらに，乙１３文献には，「第２のアイコンの機能説明」の表示が，「第１のアイコンの指定に“引き続く”第２のアイコンの指定」に応じて，起こること（構成要件１－Ｃ，３－Ｃ）も記載されていない。すなわち，乙１３文献には，「コンテクスト・センシティブ・ヘルプを２段階で実装する」ことが記載されているだけであるし，そもそも，前記のとおり，「第１のアイコン」が記載されていない。
ウ　乙１４発明，乙１５発明及びラブビュー発明に基づく新規性の欠如をいう控訴人の主張は失当である。
(ア)　乙１４文献，乙１５文献ないし「ラブビューのバージョン１．２」自体は，特許法２９条１項３号所定の「特許出願前に頒布された刊行物」ではない。
すなわち，乙１４文献には，守秘義務の課された文書に付される「CONFIDENTIAL」という英単語の一部が記載されているから，乙１４文献は，公開を目的として複製された文書ではなく，そもそも特許法２９条１項３号所定の「刊行物」に当たらない。
また，乙１５文献は，その１枚目昀上部に「Reprintedwithpermissionfromthe   September1986issue   ofBYTEmagazine.」と記載されているだけであって，それ自体は，いつ頒布された何という刊行物に掲載されているのか不明であるし，乙１５文献の記載内容がそのまま１９８６年９月発行のBYTEマガジンに掲載されていたのかどうかも不明である。したがって，乙１５文献は，特許法２９条１項３号所定の「特許出願前に頒布された刊行物」とはいえない。さらに，ラブビュー発明，すなわち，乙１６報告書中に説明されている「ラブビューのバージョン１．２」自体は，マッキントッシュというパソコンにインストールされて動作するプログラムであって，人間が読むことにより情報が伝達される文書ではないから，刊行物に当たらないし，これが本件特許出願前に頒布されていたことを示す証拠もないから，特許法２９条１項３号所定の「特許出願前に頒布された刊行物」とはいえない。


(イ)　本件発明は，乙１４発明及び乙１５発明と同一ではない。すなわち，乙１４文献においては，「オブジェクト」が「所定の情報処理機能を実行させる・・・アイコン」であるかどうか不明であるから，「拡大鏡アイコン」が，「アイコンの機能説明を表示させる」ものかどうか不明であり，結局，第２のアイコンとともに「アイコンの機能説明を表示させる」第１のアイコンが「表示画面」に表示されること（構成要件１－Ａ，３－Ｂ）の記載がない。また，乙１４文献には「ヘルプ・ダイアログボックスが現れる」と記載されているだけで，これがいつ，どのように現れるのかも全く不明であるから，第２のアイコンの指定に応じて，「第２のアイコンの機能説明」が，前記「表示画面」上に表示されること（構成要件１－Ｃ，３－Ｃ）の記載もない。さらに，乙１４文献からは，「拡大鏡アイコン」を使用するモードにいったん入ると，種々のオブジェクトについての情報を表示し続けるものとも理解できるから，「第２のアイコンの機能説明の表示」が，「第１のアイコンの指定に“引き続く”第２のアイコンの指定」に応じて，起こること（構成要件１－Ｃ，３－Ｃ）の記載もない。また，乙１５文献の「拡大鏡形のヘルプツール」は，一般的な「チュートリアル情報を表示」させるものであっても，「アイコンの機能説明を表示」させるものであるか不明であるし，乙１５文献の「それを使用してクリックされた・・・特徴」が，「所定の情報処理機能を実行させる・・・アイコン」であるのかも不明であるから，乙１５文献には，「アイコンの機能説明を表示させる」第１のアイコンと「所定の情報処理機能を実行させる」第２のアイコンとが，「表示画面」に表示されること（構成要件１－Ａ，３－Ｂ）の記載がない。また，乙１５文献では，ユーザーがあるアイコンの機能を知りたい場合に，ヘルプ・アイコンが表示される「表示画面」上で知りたいアイコンを指定すれば，その「アイコンの機能説明」が直接同じ「表示画面」上に表示されるという点も不明であるから，第２のアイコンの指定に応じて，「第２のアイコンの機能説明」が，前記「表示画面」上に表示されること（構成要件１－Ｃ，３－Ｃ）の記載もない。さらに，乙１５文献からは，「拡大鏡形のヘルプツール」を使用するモードにいったん入ると，ラブビューの幾つもの特徴についてのチュートリアル情報を表示し続けるものとも理解できるから，乙１５文献には，「第２のアイコンの機能説明の表示」が，「第１のアイコンの指定に“引き続く”第２のアイコンの指定」に応じて，起こること（構成要件１－Ｃ，３－Ｃ）の記載もない。
エ　本件発明は，引用例発明と乙１３発明及び乙１７発明に基づき，当業者が容易に発明をすることができたものではない。
すなわち，乙１３文献では，「コマンド－？」のキーボード操作は「コンテクスト・センシティブ・ヘルプ」を実現するのに対し，「ヘルプ」ボタンの押下は「拡張アラート」を実現するものであり，両者は，ユーザーから見て全く異なる機能を実現するものであるから，相互に置換できるものではない。また，乙１３文献のアラート・ボックス（甲１８の図２７）に表示される「キャンセル」ボタンと「OK」ボタンが，デザイン化されていない単なる「文字」であって「絵または絵文字」でないことから，これに加えて表示される「ヘルプ」ボタンも，同様のものであると理解するのが合理的である。したがって，乙１３文献に基づく控訴人の主張は失当である。
オ　本件発明は，乙１８発明及び周知の技術事項に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(ア)　乙１８文献には，ヘルプ・プルダウン・メニューの「スクリーン／メニュー・ヘルプ」アイテムは記載されているが，本件発明の「アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第１のアイコン」（構成要件１－Ａ，３－Ｂ）は記載されていない（以下「相違点Ａ」という。）。すなわち，乙１８文献には，アプリケーション・ウインドウで選択したアイテムについての情報（ヘルプ・トピック）を表示する「？」モードに入るために，ヘルプ・プルダウン・メニューに「スクリーン／メニュー・ヘルプ」アイテムを設けることが記載されている。しかし，プルダウン・メニューのアイテムは「アイコン」ではないから，本件発明の「アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第１のアイコン」は記載されていない。
そして，以下のとおり，相違点Ａに係る本件発明の構成は，当業者が容易に想到できるものではない。
すなわち，乙１３文献のヘルプシステムは，アップル社のマッキントッシュ用のものであり，乙１８文献のヘルプシステムは，マイクロソフト社のウインドウズ用のものであって，両者が，本件特許出願前からパソコン業界を二分する競合製品であったことは，広く知られている。
ところが，乙１３文献と乙１８文献のいずれにも，パソコンにインストールされるアプリケーションプログラムのヘルプシステムのユーザーインタフェースにおいては，アプリケーションの画面から直接ヘルプの機能を利用する場合には，クリックすべきメニューアイテムが直接画面に表示されず，少なくとも二回のクリックが要求される「プルダウン・メニュー」を用い，アプリケーションがある特定のモードに移行したときに画面に表示されるダイアログボックスを介してヘルプの機能を呼び出す場合には，クリックすべきボタンが直接画面に表示される「ボタン」を用いるという技術的思想が示されている。
そうすると，本件特許出願当時の当業者にとってみれば，このように競合する二大勢力のそれぞれに属する乙１３文献と乙１８文献で，前記のように酷似したユーザーインタフェースが採用されている以上，それは当該技術分野においてスタンダード的なものであって，そこに示された前記の技術的思想を見習うことが通常であると考えられていたのであって，本件発明のように，この常識的な考え方に反して，クリックすべきものが直接画面に表示される「第１のアイコン」を用いる構成を着想することは，著しく困難であったというべきである。なお，乙１８文献においては，「スクリーン／メニュー・ヘルプ」アイテムをクリックした後に選択されるもの（本件発明の「第２のアイコン」に対応するもの）として，「メニューアイテム」と「アイコン」の両方が記載されているが，本件発明の「第１のアイコン」は，「第２のアイコン」と全く特質が異なるものであるから，「第２のアイコン」について「メニューアイテム」との置換が示唆されているからといって，「第１のアイコン」について，「メニューアイテム」からの置換が示唆されていることにはならない。
また，「メニューアイテム」と「アイコン」のいずれも，マウスのボタンとカーソルを用いたクリック操作により種々の機能が実行されることに違いはないとしても，「メニューアイテム」は，二回以上の別の場所でのクリックにより，画面に直接表示されていないものを選択するのに対し，「アイコン」は，直接画面に表示されたものをクリックすれば選択されるのであるから，ユーザーの操作の観点からは全く異なるものである。
さらに，乙１３文献及び乙１７文献を参照しても，せいぜい，「メニューアイテム」と「キーボードのキー」であれば同じ機能を割り当ててもよいことと，「ボタン」に「絵もしくは絵文字」を描いて「アイコン」にできることが示唆されているにすぎず，「メニューアイテム」と「アイコン」との間の置換可能性は全く示唆されていない。


(イ)　乙１８文献の「スクリーン／メニュー・ヘルプ」アイテムは，ユーザーがヘルプ・プルダウン・メニューを開いたときだけ表示され，ユーザーがアイコンをクリックするときには表示されないから，本件発明のようにアイコンが指定される「表示画面」に「第１のアイコン，および・・・第２のアイコン」を表示すること（構成要件１－Ａ，３－Ｂ）は記載されていない（以下「相違点Ｂ」という。）。
すなわち，本件発明は，アイコンが指定される「表示画面」に「第１のアイコン，および・・・第２のアイコン」を表示することにより，ユーザーがあるアイコンの機能を知りたい場合に，ヘルプ・アイコンが表示される「表示画面」上で知りたいアイコンを直接指定すれば，そのアイコンの機能説明が表示されるというユーザーインタフェースが実現されるものである。これに対し，乙１８文献の「スクリーン／メニュー・ヘルプ」アイテムは，ユーザーがヘルプ・プルダウン・メニューを開いたときだけ表示され，プルダウン・メニューから「スクリーン／メニュー・ヘルプ」アイテムを選択すると，画面から消える。すなわち，ユーザーが表示画面上のアイコンをクリックしようとするとき，アイコンはプルダウン・メニュー中のアイテムではないので，必ずプルダウン・メニューは閉じており，「スクリーン／メニュー・ヘルプ」アイテムは画面に表示されていない。
この相違点Ｂは，「アイコンの機能説明を表示させる機能」を実行させるヘルプ機能に，乙１８文献のようにプルダウン・メニューを用いるか，本件発明の「第１のアイコン」を用いるかにより，ユーザーインタフェースが非常に異なったものになることを示している。そして，前記相違点Ａについて詳述したように，プルダウン・メニューを用いる乙１８文献から本件発明の「第１のアイコン」に想到することが容易でない以上，相違点Ｂに係る本件発明の構成も，乙１８文献から容易に想到できるものではない。
(ウ)　乙１８文献では，ヘルプ・ウインドウを表示せずに「？」モードを抜けるためには，必ずヘルプ・プルダウン・メニューの「キャンセル・ヘルプ」アイテムを選択しなければならず，本件発明の「第１のアイコンの指定に“引き続く”第２のアイコンの指定に応じて」機能説明を表示するという制御フロー（構成要件１－Ｃ，３－Ｃ）は記載されていない（以下「相違点Ｃ」という。）。すなわち，本件発明のように，「アイコンの機能説明を表示させる機能」を実行させるものであって，しかも，機能説明の対象となるアイコンよりも先に指定されるべきヘルプ機能を，プルダウン・メニューのメニューアイテムではなく，クリックすべきものが直接画面に表示される「第１のアイコン」として実装すると，ユーザーが第１のアイコンを誤って指定してしまう場合が多くなることが考えられる。
本件発明は，第２のアイコンに該当しないものの指定があってから，第２のアイコンの指定がされても，“引き続く”第２のアイコンの指定に相当しないため，第２のアイコンの機能説明が表示されないという構成になっているところから，前記のように誤って指定してしまった場合でも，望まれない機能説明が表示されないようにすることが可能になり，ユーザーがそのためにＥＳＣボタンを押すなどの特別な操作をしなくてもよいようにできる。
これに対して，プルダウン・メニューを採用する乙１８文献では，ユーザーが再度プルダウン・メニューを開いて「キャンセル・ヘルプ」アイテムを選択するという特別な操作をしない限り，ヘルプ・ウインドウを表示せずに「？」モードから抜けることができない。
このような相違点Ｃに係る本件発明の構成は，乙１８文献から容易に想到できるものではない。
カ　本件発明が乙１２発明ないし乙１５発明，乙１７発明，乙１８発明及びラブビュー発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたものであることは，争う。
(4)　争点４（時機に後れた攻撃防御方法）について控訴人が当審において新たに提出した，構成要件充足性及び本件特許の無効理由についての主張・立証は，いずれも時機に後れたものとして却下されるべきである。
すなわち，被控訴人は，平成１３年２月７日，本件特許権に基づく警告書を控訴人に送付し，話合いによる解決を図ろうとしたが，拒否されたため，平成１４年１１月７日，控訴人が製造，譲渡等又は譲渡等の申出をしている別件のソフトウエア（商品名「ジャストホーム２家計簿パック」，以下「別件製品」という。）について侵害行為の差止めを求める仮処分（以下「別件仮処分」という。）の申立てをした。その後，この申立ては取り下げられたが，別件製品の製造，譲渡等又は譲渡等の申出をめぐり，平成１５年８月，控訴人が本件特許権に基づく差止請求権不存在確認等を求める訴えを提起し，同年１０月，被控訴人が特許権侵害行為の差止めを求める反訴を提起して係争となり（東京地方裁判所平成１５年(ワ)第１８８３０号，第２４７９８号事件，以下「別件訴訟」という。），平成１６年８月３１日，本件特許権を侵害しないとの理由で被控訴人敗訴の判決が言い渡され，これが確定した。被控訴人は，その言渡しの直前である同月１５日，対象製品を控訴人製品に替えて本件訴えを提起し，同年１１月３０日，口頭弁論が終結され，平成１７年２月１日，被控訴人勝訴の原判決が言い渡された。
以上のような本件訴訟に至る経緯をみれば，別件製品及び控訴人製品の侵害をめぐり，本件特許権に基づく警告から原審の判決に至るまで，約４年が経過し，本件特許権に基づく東京地方裁判所における審理も，別件仮処分の申立時を基準にすると，原審の口頭弁論終結時までに２年以上が経過している。その間，控訴人には，クレーム解釈においても，公知文献等の調査においても，十分な機会が与えられていた。
しかも，本件訴訟に先立つ別件訴訟において，別件製品のほか，控訴人製品の存在をも視野に入れて，裁判所から，控訴人が一定額を支払うことを内容とする和解勧告がされていた。
そうすると，控訴人は，原審で提出された証拠では，防御方法として十分ではないと判断されることを知り，かつ，原審において新たな公知文献等に基づく主張をする機会を与えられながら，自らその機会を放棄して結審に至ったものであり，控訴人には，時機に後れた提出に関して，故意又は少なくとも重大な過失があるといわなければならない。しかも，控訴人が当審において新たに提出した追加的な主張・立証は，訴訟の完結を遅延させるものであることが明らかである。したがって，控訴人の前記主張・立証は，時機に後れたものとして却下されるべきである。
第３　当裁判所の判断
１　争点１（構成要件充足性）について


当裁判所も，本件特許出願当時，「アイコン」とは，「表示画面上に各種のデータや処理機能を絵又は絵文字として表示したもの」と一般に理解されており，本件発明にいう「アイコン」も，表示画面上に各種のデータや処理機能を絵又は絵文字として表示して，コマンドを処理するものであれば足り，それ以上に，ドラッグないし移動可能性やデスクトップ上への配置可能性という限定を付す根拠はないところ，控訴人製品の「ヘルプモード」ボタン及び情報処理機能を実行させるボタンのうち任意の選択に係るボタン（以下「情報処理ボタン」という。）は，本件発明の特許請求の範囲における前記「アイコン」に該当するから，控訴人製品をインストールしたパソコン及びその使用は，それぞれ本件第１，第２発明及び本件第３発明の各構成要件を充足し，その技術的範囲に属する，と判断する。その理由は，次のとおり付加，訂正するほかは，原判決の「事実及び理由」欄の「第４　当裁判所の判断」の１，２に記載のとおりであるから，これを引用する。(1)　本件発明における「第２のアイコン」の意義について本件発明は，「所定の情報処理機能を実行させるための第２のアイコンを表示画面に表示させ」ること及び「表示画面上に前記第２のアイコンの機能説明を表示させる」ことを構成とするものである（【請求項１】ないし【請求項３】）。この点に関して，本件明細書の「発明の詳細な説明」欄には，「本発明で解決しようとする課題」として「（従来の）方法では，キーワードを忘れてしまった時や，知らないときに機能説明サービスを受けることができない。」（本件公報３欄１０行目ないし１３行目）と，「課題を解決するための手段」として「この課題を解決するために本発明は，アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第１のアイコン，および所定の情報処理機能を実行させるための第２のアイコンを表示画面に表示させる表示手段と，表示手段の表示画面上に表示されたアイコンを指定する指定手段と，指定手段による，第１のアイコンの指定に引き続く第２のアイコンの指定に応じて，表示手段の表示画面上に第２のアイコンの機能説明を表示させる制御手段とを有する構成とした。」（同欄１４行目ないし２３行目）と，「作用」として「この構成によって，所定の情報処理機能を示す第２のアイコンの機能説明が知りたい場合には，第１のアイコンを指定した後，第２のアイコンを直接指定することで，第２のアイコンの機能説明がなされる。」（同欄２４行目ないし２８行目）と記載されているほか，第１図（本件発明の１実施例における情報処理装置の機能ブロック図。本件公報３頁）の説明として「４は，画面情報記憶部であり，画面上でのウィンドウの位置や大きさを記憶する。５は，ウィンドウ情報記憶部であり，ウィンドウ内で，どこにこんな情報を表示しているか等の，ウィンドウ内部の表示情報を記憶する。６は解析部であり機能説明アプリケーションがどんなパラメータを持って指定されたかを解析する。マウスカーソルの位置から，説明対象として何を指定したかを，ウィンドウ情報記憶部５から判定する。」（本件公報３欄４７行目ないし４欄５行目），第２図（本実施例の制御手順を示すフローチャート。本件公報４頁）の説明として「ステップS4でポインティング装置２のボタンが離されると，ステップS5に移行し，ボタンが離された時の機能説明を指示するアイコンの位置のデータと，ウィンドウ情報記憶部５から得たデータとから機能説明を行うべき機能の種類を識別し，機能説明のアプリケーションを起動し，機能説明を行う。」（本件公報４欄２１行目ないし２７行目）との各記載があり，さらに，第３図（図面上に複数個のホームメニューとアイコンの形の機能説明アプリケーションが表示されている図。本件公報４頁）の説明として「まず，第３図に示すようにウィンドウがオープンされ，このとき，画面情報として，ウィンドウの位置情報，大きさ等が記憶され，ウィンドウ内に矩形のホームメニューが複数個表示される。この時，機能説明アプリケーションは，丸印で示されたアイコンの形で表示されている。そしてポインティング装置２を移動させて，矢印で示されたマウスカーソルを丸印の機能説明アイコンの上へ重ね合わせ，マウスボタンをプレスして説明対象オブジェクトの上へドラッグして移動し，マウスボタンをリリースする。例えば通信のアイコンの上に移動する。解析部は，画面情報，ウィンドウ情報，ドラッグ開始時のマウスカーソルポジションおよび，ドラッグ移動量から，画面上のどのオブジェクトが選択されたのかを判定する。この情報を元に，解析部は，機能説明アプリケーションを起動し，パラメータを渡すことができる。」（本件公報４欄３１行目ないし４７行目），第４図（画面上に通信の機能説明文が表示されている図。本件公報５頁）の説明として「そして第４図に示すように，ウィンドウ内に例えば通信の機能説明文が表示される。」（同欄４７行目ないし４９行目）の各記載がある。本件明細書の前記各記載に照らせば，本件発明において，「所定の情報処理機能を実行させるための第２のアイコンを表示画面に表示させ」ること及び「表示画面上に前記第２のアイコンの機能説明を表示させる」こととは，情報処理機能を実行させるための複数のアイコンを表示画面に表示させ，かつ，当該複数のアイコンのうち任意の選択に係るアイコンについて機能説明を表示させることを意味するものと解するのが相当である。
(2)　控訴人製品の表示画面におけるボタンについて前記(1)の点を控訴人製品についてみると，別紙イ号物件目録（商品名「一太郎」）の文書編集画面の上方のツールボックス及び別紙ロ号物件目録（商品名「花子」）の図形編集画面の上方のツールボックスには，いずれも情報処理機能を実行させるためボタンが複数表示されているものであり，前記各目録には当該複数のボタンのうち「印刷」ボタンを選択した場合について画面上に機能説明文が表示される状態を記載しているものであるが，弁論の全趣旨によれば，「印刷」ボタンに限らず，情報処理ボタンについても同様に機能説明文が画面上に表示されることが認められる。
(3)　原判決の訂正


原判決３０頁下から５行目の「『印刷』ボタン」を「情報処理ボタン」に，同３０頁下から３行目ないし３１頁２行目までを「控訴人製品は，控訴人から控訴人製品の譲渡等を受けた利用者（ユーザー）がこれをパソコンにインストールして使用している。起動したパソコンの画面に表示される控訴人製品の編集画面のツールボックス内には，『？』マークと『マウス』のマークを組み合わせた『ヘルプモード』ボタンと，情報処理機能を実行させるための複数の情報処理ボタンが表示され，『ヘルプモード』ボタンをマウスでクリックし，これに引き続いて情報処理ボタンの任意の一個についてマウスでクリックすると，当該情報処理ボタンにより実行される情報処理機能の内容を説明する文章が画面上に表示される。情報処理ボタンの一つである『印刷』ボタンを例にとり，控訴人製品をインストールしたパソコンにおけるヘルプ機能の動作及び表示を表せば，別紙イ号物件目録及びロ号物件目録のとおりである。これらのボタンは，表示画面上に各種のデータや処理機能を絵又は絵文字として表示して，コマンドを処理するものであるから，控訴人製品の『ヘルプモード』ボタン及び情報処理ボタンは，本件発明の特許請求の範囲における『アイコン』に該当する。」に，同３１頁３行目の「被告製品をインストールしたパソコンの構成要件充足性」を「控訴人製品をインストールしたパソコン及びその使用の構成要件充足性」に，同３１頁４行目ないし３３頁３行目の(1)ないし(3)中，「『印刷』ボタン」をいずれも「情報処理ボタン」に，それぞれ改める。(4)　控訴人の当審における追加的な主張についての判断控訴人は，被控訴人が本件特許に係る本件明細書についてした訂正審判請求に対する特許庁の訂正拒絶理由通知の内容によれば，本件発明における「第１のアイコンの指定に引き続く第２のアイコンの指定」とは，「機能説明アイコンをポインティング装置でプレスして指定し，そのままドラッグして機能説明対象アイコンの位置でリリースすること」（プレス，ドラッグ＆リリース）のみを意味し，「機能説明アイコンをポインティング装置をプレスして指定し，当該指定を伴うものとして，例えば，カーソルの脇に『？』マークを表示し，機能説明対象アイコンをポインティング装置をプレスして指定すること」（クリック，バルーン表示＆クリック）を含まないことが明らかであるから，後者の方法を用いている，控訴人製品をインストールしたパソコンにおけるヘルプ機能は，前記構成要件を充足しない旨主張する。
これに対し，被控訴人は，控訴人の前記主張は時機に後れたものとして却下されるべきである旨主張し，その失当であることは，後記４において判示するとおりであるが，そもそも，被控訴人がした前記訂正審判請求及びこれに対する特許庁の訂正拒絶理由通知の内容は，本件訴訟における本件発明の構成要件の解釈に本来影響を与えるべき筋合のものではない（なお，被控訴人は，平成１５年１２月１８日に前記訂正審判請求を取り下げている〔甲１７〕。）。そればかりでなく，本件発明に係る「特許請求の範囲」の記載はもちろん，本件明細書（甲１３の１３）の「発明の詳細な説明」における「課題を解決するための手段」，「作用」，「発明の効果」等の項においても，本件発明の前記「第１のアイコンの指定に引き続く第２のアイコンの指定」との構成要件が，控訴人のいう「プレス，ドラッグ＆リリース」のみを意味すると限定して解釈すべき根拠となる記載は一切ない。なお，前記「発明の詳細な説明」における「実施例」の項には，「ポインティング装置２を移動させて，矢印で示されたマウスカーソルを丸印の機能説明アイコンの上へ重ね合わせ，マウスボタンをプレスして説明対象オブジェクトの上へドラッグして移動し，マウスボタンをリリースする。」（４欄３７行目ないし４１行目）等の記載があり，控訴人のいう「プレス，ドラッグ＆リリース」の方法による実施例が記載されている一方，「クリック，バルーン表示＆クリック」の方法による実施例の記載はない。しかしながら，前記実施例の記載は，飽くまで本件発明のうち一つの実施態様を記載したものにすぎないのであるから，控訴人のいう「プレス，ドラッグ＆リリース」の方法による実施例のみが記載されているからといって，本件発明がそのような方法によるものに限定されるわけではないことは当然のことである。
したがって，控訴人の前記主張は採用することができない。
２　争点２（間接侵害の成否）について
(1)　はじめに
本件発明は，「プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」や「プログラムそのもの」に係る発明ではなく，「情報処理装置」ないし「情報処理方法」に係る発明である（ちなみに，本件発明は，平成１４年法律第２４号により記録媒体に記録されないプログラム等がそれ自体として特許法における保護対象となり得ることが明示的に規定された同法の改正〔平成１４年９月１日施行〕前であることはもとより，特許庁が，平成９年２月公表の「特定技術分野の審査の運用指針」により「プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」について，また，平成１２年１２月公表の「改訂特許・実用新案審査基準」により「プログラムそのもの」について，それぞれ特許発明となり得ることを認める運用を開始した時より前である平成元年１０月３１日に出願されたものである。）。一方，控訴人製品は，別紙イ号物件目録及びロ号物件目録記載のとおり，文書作成のソフトウエア（日本語ワープロソフト「一太郎」）及び図形作成のソフトウエア（統合グラフィックソフト「花子」）である。したがって，控訴人による控訴人製品の製造，譲渡等又は譲渡等の申出の行為が，「情報処理装置」ないし「情報処理方法」についての発明である本件発明に係る本件特許権の直接侵害となることはあり得ないので，間接侵害の成否が問題となる。
平成１４年法律第２４号により改正（平成１５年１月１日施行）された特許法１０１条は，間接侵害について規定しており，同改正により新設された同条２号は，「特許が物の発明についてされている場合において，その物の生産に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき，その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら，業として，その生産，譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」を特許権等の侵害であるとみなしており，同じく新設の同条４号は，特許が方法の発明についてされている場合について，同旨を規定している。


被控訴人は，ユーザーが控訴人製品を購入し，これをパソコンにインストールする行為は，本件第１，第２発明に係る物を生産する行為に該当し，また，ユーザーが控訴人製品をインストールしたパソコンを使用する行為は，本件第３発明に係る方法を使用する行為に該当するから，控訴人が業として控訴人製品の製造，譲渡等又は譲渡等の申出を行うことは，本件第１，第２発明について特許法１０１条２号所定の間接侵害に該当するとともに，本件第３発明について同条４号所定の間接侵害に該当する旨主張するので，以下，検討する。(2)　本件第１，第２発明についての特許法１０１条２号所定の間接侵害の成否ア　まず，前記１のとおり，「控訴人製品をインストールしたパソコン」は，本件第１，第２発明の構成要件を充足するものであるところ，控訴人製品は，前記パソコンの生産に用いるものである。すなわち，控訴人製品のインストールにより，ヘルプ機能を含めたプログラム全体がパソコンにインストールされ，本件第１，第２発明の構成要件を充足する「控訴人製品をインストールしたパソコン」が初めて完成するのであるから，控訴人製品をインストールすることは，前記パソコンの生産に当たるものというべきである。
本件明細書の「発明の詳細な説明」欄の記載によれば，本件第１，第２発明は，「（従来の）方法では，キーワードを忘れてしまった時や，知らないときに機能説明サービスを受けることができない」という課題（本件公報３欄１０行目ないし１３行目）を，「アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第１のアイコン，および所定の情報処理機能を実行させるための第２のアイコンを表示画面に表示させる表示手段と，前記表示手段の表示画面上に表示されたアイコンを指定する指定手段と，前記指定手段による，第１のアイコンの指定に引き続く第２のアイコンの指定に応じて，前記表示手段の表示画面上に前記第２のアイコンの機能説明を表示させる制御手段とを有する構成とした」（同欄１４行目ないし２３行目）ことにより解決したものであるが，「控訴人製品をインストールしたパソコン」においては，前記のような構成は控訴人製品をインストールすることによって初めて実現されるのであるから，控訴人製品は，本件第１，第２発明による課題の解決に不可欠なものに該当するというべきである。
また，特許法１０１条２号所定の「日本国内において広く一般に流通しているもの」とは，典型的には，ねじ，釘，電球，トランジスター等のような，日本国内において広く普及している一般的な製品，すなわち，特注品ではなく，他の用途にも用いることができ，市場において一般に入手可能な状態にある規格品，普及品を意味するものと解するのが相当である。本件において，控訴人製品をヘルプ機能を含めた形式でパソコンにインストールすると，必ず本件第１，第２発明の構成要件を充足する「控訴人製品をインストールしたパソコン」が完成するものであり，控訴人製品は，本件第１，第２発明の構成を有する物の生産にのみ用いる部分を含むものでるから，同号にいう「日本国内において広く一般に流通しているもの」に当たらないというべきである。
なお，控訴人製品については，これを専ら個人的ないし家庭的用途に用いる利用者（ユーザー）が少なからぬ割合を占めるとしても，それに限定されるわけではなく，法人など業としてこれをパソコンにインストールして使用する利用者（ユーザー）が存在することは当裁判所に顕著である。そうすると，一般に，間接侵害は直接侵害の有無にかかわりなく成立することが可能であるとのいわゆる独立説の立場においてはもとより，間接侵害は直接侵害の成立に従属するとのいわゆる従属説の立場においても，控訴人が控訴人製品を製造，譲渡等又は譲渡等の申出をする行為について特許法１０１条２号所定の間接侵害の成立が否定されるものではない。
イ　前記の点に関して，控訴人は，被控訴人が問題とするヘルプ表示プログラム等は，マイクロソフト社のＷｉｎｄｏｗｓというオペレーティングシステムの機能であって，他のアプリケーション・ソフトウェアを実行している間においても利用可能であり，控訴人製品をインストールするか否かにかかわらず，「『ヘルプモード』ボタンの指定に引き続いて他のボタンを指定すると，当該他のボタンの説明が表示される」という機能が実現されているから，控訴人製品は，本件発明による課題の解決に不可欠なものではない旨主張する。
確かに，証拠（乙１６）によれば，別紙イ号物件目録ないしロ号物件目録記載の機能は，マイクロソフト社のＷｉｎｄｏｗｓというオペレーティングシステムのうち「Ｗｉｎｈｌｐ３２．ｅｘｅ」等の実行ファイルの有する機能を利用しているものと認められる。しかしながら，控訴人製品をインストールしたパソコンにおいて，前記機能が実現されていることが認められるものの，控訴人製品をインストールしていないパソコンにおいても同様の機能が実現されていることを認めるに足りる証拠がない本件においては，前記各目録記載の機能は，控訴人製品をインストールしたパソコンにおいて初めて実現される，言い換えると，控訴人製品のプログラムと「Ｗｉｎｈｌｐ３２．ｅｘｅ」等の実行ファイルが一体となって初めて実現されるというべきであるから，控訴人製品は，本件第１，第２発明による課題の解決に不可欠なものというべきである。したがって，控訴人の前記主張は採用することができない。
ウ　また，控訴人は，控訴人製品をインストールしたパソコンにおけるヘルプ機能は，控訴人製品に含まれるＡＰＩ関数がオペレーティング・システム（ＯＳ）中の「Ｗｉｎｈｌｐ３２．ｅｘｅ」を実行することにより行われているところ，ＡＰＩ関数は広く公開されているものであって，ソフトウエア開発における汎用品にすぎないから，控訴人製品は，本件発明による課題の解決に不可欠なものではない旨主張する。
しかしながら，別紙イ号物件目録及びロ号物件目録記載の機能が，控訴人製品をインストールしたパソコンにおいて，初めて実行できるものであることは，前記イにおいて判示したとおりであり，控訴人製品が，本件第１，第２発明による課題の解決に不可欠なものであることは明らかである。なお，ＡＰＩ関数とは，一般に，アプリケーションソフトから基本ソフト，すなわちオペレーティング・システム（ＯＳ）の機能を呼び出すためのもの（ApplicationProgramInterface）をいうことは，当裁判所に顕著であるところ，仮に，控訴人の主張するように，控訴人製品に含まれているＡＰＩ関数がソフトウエア開発のために広く公開されているものであるとしても，そのことから直ちに，控訴人製品自体が特許法１０１条２号所定の間接侵害の対象から除外されている「日本国内において広く一般に流通しているもの」に該当することになるわけではないことも明らかである。したがって，控訴人の前記主張も採用することができない。
エ　進んで，特許法１０１条２号所定の間接侵害の主観的要件について検討する。


被控訴人は，控訴人が，遅くとも被控訴人が平成１４年１１月７日に申し立てた別件製品に係る別件仮処分の申立書の送達の時からは，本件発明が被控訴人の特許発明であること及び控訴人製品が本件発明の実施に用いられることを知っていると主張するが，別件仮処分の対象物件が控訴人製品でないことは，その主張自体から明らかであって，それ自体失当といわざるを得ない。しかしながら，前記間接侵害の主観的要件を具備すべき時点は，差止請求の関係では，差止請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時であり，弁論の全趣旨に照らせば，被控訴人の前記主張は，その趣旨をも含意するものと解されるところ，本件においては，控訴人は，遅くとも本件訴状の送達を受けた日であることが記録上明らかな平成１６年８月１３日には，本件第１，第２発明が被控訴人の特許発明であること及び控訴人製品がこれらの発明の実施に用いられることを知ったものと認めるのが相当である。オ　以上によれば，控訴人が業として控訴人製品の製造，譲渡等又は譲渡等の申出を行う行為については，本件第１，第２発明について，特許法１０１条２号所定の間接侵害が成立するというべきである。
(3)　本件第３発明についての特許法１０１条４号所定の間接侵害の成否前記１のとおり，「控訴人製品をインストールしたパソコン」について，利用者（ユーザー）が「一太郎」又は「花子」を起動して，別紙イ号物件目録又はロ号物件目録の「機能」欄記載の状態を作出した場合には，方法の発明である本件第３発明の構成要件を充足するものである。そうすると，「控訴人製品をインストールしたパソコン」は，そのような方法による使用以外にも用途を有するものではあっても，同号にいう「その方法の使用に用いる物・・・であってその発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するものというべきであるから，当該パソコンについて生産，譲渡等又は譲渡等の申出をする行為は同号所定の間接侵害に該当し得るものというべきである。しかしながら，同号は，その物自体を利用して特許発明に係る方法を実施することが可能である物についてこれを生産，譲渡等する行為を特許権侵害とみなすものであって，そのような物の生産に用いられる物を製造，譲渡等する行為を特許権侵害とみなしているものではない。本件において，控訴人の行っている行為は，当該パソコンの生産，譲渡等又は譲渡等の申出ではなく，当該パソコンの生産に用いられる控訴人製品についての製造，譲渡等又は譲渡等の申出にすぎないから，控訴人の前記行為が同号所定の間接侵害に該当するということはできない。
ちなみに，前記(1)のとおり，既に，特許庁は，平成９年２月公表の「特定技術分野の審査の運用指針」により「プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」について，また，平成１２年１２月公表の「改訂特許・実用新案審査基準」により「プログラムそのもの」について，それぞれ特許発明となり得ることを認める運用を開始しており，また，平成１４年法律第２４号による改正後の特許法においては，記録媒体に記録されないプログラム等がそれ自体として同法における保護対象となり得ることが明示的に規定されている（同法２条３項１号，４項参照，平成１４年９月１日施行）。このような事情に照らせば，同法１０１条４号について上記のように解したからといって，プログラム等の発明に関して，同法による保護に欠けるものではない。
したがって，被控訴人の前記主張は採用の限りではない。
３　争点３（本件特許権の行使の制限）について
(1)　はじめに
控訴人は，原審において，本件特許出願前に日本国内において頒布された刊行物である引用例（甲１３の２５）に記載された引用例発明に基づく容易想到性を理由に，本件発明の進歩性の欠如による本件特許の無効理由の存在が明らかであるとして，権利濫用の主張をしたが，原判決において採用されず，当審においては，原判決言渡し後に施行された平成１６年法律第１２０号による新設の特許法１０４条の３第１項に基づく特許権の行使の制限の主張に改め，前記権利濫用の主張は撤回した。すなわち，控訴人は，当審において，(ア)　新たに，本件特許出願前に外国において頒布された刊行物に記載された発明に基づく本件発明の新規性の欠如による本件特許の無効の理由として，①乙１２発明，②乙１３発明，③乙１４発明，乙１５発明及びラブビュー発明と本件発明との同一の主張を追加するとともに，(イ)　本件発明の進歩性の欠如による本件特許の無効の理由として，①原審と同様の引用例発明に基づく容易想到性のほか，新たに，本件特許出願前に外国において頒布された刊行物に記載された発明に基づく容易想到性として，②引用例発明，乙１３発明及び乙１７発明に基づく容易想到性，③乙１８発明及び周知の技術事項に基づく容易想到性，並びに，④乙１２発明ないし乙１５発明，乙１７発明，乙１８発明及びラブビュー発明に基づく容易想到性を主張している。そこで，控訴人の当審における新たな刊行物に基づく前記(ア)①ないし③及び(イ)②ないし④に係る無効理由の追加的な主張・立証が時機に後れた攻撃防御方法として却下されるべきか（争点４）は，後記４において判断することとし，まず，前記(イ)③の無効理由による本件特許権の行使の制限の主張について検討する。なお，前記２(3)において判示したとおり，本件第３発明については，特許法１０１条４号所定の間接侵害が成立しないから，特許権の行使の制限の主張について判断するまでもなく，被控訴人の請求は理由がないが，念のため，本件第３発明についても当裁判所の判断を示すこととする。
(2)　乙１８文献の記載
乙１８文献（ヴィッキー・スピルマン＝ユージン・ジェイ・ウォング著「ＨＰニューウェーブ環境ヘルプ・ファシリティ」，１９８９年〔平成元年〕８月発行）は，本件特許出願（平成元年１０月３１日）前に外国において頒布された英語の刊行物であるところ，これには，以下のとおりの記載がある（なお，訳文は甲２１によることとし，便宜，当裁判所において下線を付した。）。ア　「共通ファシリティ」の項目に，「ヘルプを提供する共用プログラムの使用は，また，ヘルプ・ユーザ・インターフェースが全てのニューウェーブ・コンポーネントに対して同一であることをも保証する。全ての表示は似かよっており，全てのユーザ・インターフェースの特徴はニューウェーブ・アプリケーション全体で同じように働く。ユーザは，要求が，アイコンの目的の暗示を求めるものであるか，データに特別な操作を行う方法についての情報を求めるものであるかにかかわらず，同じ方法でヘルプを求めることができる。」（訳文１頁下から４行目ないし２頁２行目）


イ　「分かりやすいユーザ・インターフェース」の項目に，「ほとんどの場合，ユーザは，多くの訓練やマニュアルをくまなく検索することなしに，スクリーンを見てヘルプ・ファシリティの使い方を理解することができる。このため，それが昀も必要とされるとき，少しの手がかりまたは短い説明で長時間の遅延や気を散らすことなく作業を完了させることができるときに，直ちにヘルプを得ることができる。ヘルプは，メニューから，ファンクション・キーから，またはプッシュボタンから開始することができる。インデックス項目は，マウスのスクローリング，キーボードのスクローリング，またはタイピングによって選択することができる。ヘルプ・ユーザ・インターフェースは，全ての共通操作モードを可能にして，その使用が可能な限り多くのユーザに分かりやすく見えるようにする。」（訳文２頁下から１４行目ないし下から６行目）
ウ　「ヘルプ開始」の項目に，「ヘルプを開始するために，ユーザは，ヘルプ・プルダウン・メニューから二つのメニューアイテムのうちの一つを選択することができる。ニューウェーブ・オブジェクトのためのヘルプ・プルダウン・メニューは二つのアイテム，すなわち，「ヘルプ・インデックス」及び「スクリーン／メニュー・ヘルプ」を有する。メニューアイテムは，それぞれ，ヘルプ・インデックス及びスクリーン／メニュー・ヘルプのモードをアクティブにする。ユーザは，マウスを用いて，またはアクセラレータ（キーボード・インターフェース）を用いて，選択することができる。ヘルプ・インデックスへのアクセスを獲得するためのアクセラレータは「ｆｌ」である。ユーザは，また，ダイアログ・ボックスからヘルプ・プッシュボタンを選択することによっても，ヘルプを開始することができる。ヘルプ・プッシュボタンが選択されたとき，ダイアログ・ボックスに関係する情報を含むヘルプ・テキスト・ウィンドウが表示される。」（訳文３頁６行目ないし１７行目）
エ　「スクリーン／メニュー・ヘルプ」の項目に，「上述のとおり，ヘルプの主要な目的の一つは，コンテクスト・センシティビィティを提供することである。コンテクスト・センシティビィティは，？モードとも呼ばれるスクリーン／メニュー・ヘルプのモードによっても昀もよく説明される。ユーザが，ヘルプ・プルダウン・メニューからスクリーン／メニュー・ヘルプを選択すると，カーソルがクエスチョンマーク型に変わり，ユーザが特別なヘルプ・モードにいることを示す。ユーザは，クエスチョンマーク・カーソルをスクリーン上であちこちに動かし，カーソルが関心のあるエリアにあるときにマウス・ボタンをクリックすることができる。この行為は言葉にすると，参照されたエリアを指しながら“これは何？”という質問をすることに相当する。スクリーン／メニュー・ヘルプは，ユーザがアプリケーション・ウインドウにある何についてもヘルプを得ることを可能とし，それにはプルダウン・メニュー，アイコン，及びフィールドが含まれるかもしれない。？モードがアクティブにさせられたとき，ヘルプ・プルダウン・メニュー中の『スクリーン／メニュー・ヘルプ』アイテムは，『キャンセル・ヘルプ』に変わり，これはヘルプ・トピックを選択する必要なしにユーザがそのモードを抜けることを可能とする。ユーザがスクリーン／メニュー・ヘルプをアクティブにし，アイテムを選択したとき，ヘルプ・ウインドウは，その選択を実行するのではなくそのアイテムについての情報を表示する。ヘルプ・ウインドウが表示された後，マウス・カーソルとヘルプ・プルダウン・メニューは以前の状態に戻る。？モードは一度に一つの選択についてアクティブである。」（訳文３頁下から１６行目ないし４頁４行目）オ　「内部機能性」の項目に，「ユーザが？モードを選択すると，ヘルプ・ファシリティはアプリケーションにメッセージを送り，アプリケーションに，割り込みをオンにするためのモード・フラグを設定するように伝える。モード・フラグは，ニューウェーブ・アーキテクチャの一部である変数であり，アプリケーションにより維持される。フラグを設定することで，すべてのメッセージは，（新たなメッセージが送られて）ヘルプ・ファシリティがアプリケーションに割り込みをオフにするように伝えるまでは，ヘルプ・メッセージ・フィルタを通って送られる。割り込み？モードが要請されるとき，ヘルプ・ファシリティは？カーソルを維持し，ユーザのヘルプ選択を翻訳する。一旦，？モードで選択がなされると割り込みモードがオフにされ，ヘルプ・トピックを表示するためヘルプ・メッセージが生成される。」（訳文９頁下から１１行目ないし下から２行目）
(3)　乙１８発明の構成
乙１８発明は，ＨＰニューウェーブ環境のためのヘルプ・ファシリティであるから，「情報処理装置」及び「情報処理方法」に関するものであって，以下の構成を有するものである。
ア　「スクリーン／メニュー・ヘルプ」アイテム
前記(2)エ及びオの記載によれば，スクリーン／メニュー・ヘルプにより，アプリケーション・ウインドウにあるアイコン等のアイテムについて，ヘルプを得ることができ，ヘルプ・メッセージを表示するのであるから，乙１８発明は，アイコン等のアイテムについてのヘルプ・メッセージを表示する「スクリーン／メニュー・ヘルプ」アイテムを備えている。
イ　「アイコン」
前記(2)エの記載によれば，アプリケーション・ウインドウにあるものとしてアイコンが明記されているところ，前記１において引用に係る原判決の認定（原判決２５頁下から１２行目ないし下から１０行目）のとおり，アイコンとは，「表示画面上に，各種のデータや処理機能を絵又は絵文字として表示したもの」，すなわち，所定の情報処理機能を実行させるためのものであるから，乙１８発明は，所定の情報処理機能を実行させるための「アイコン」を備えている。ウ　「スクリーン」，「表示手段」，「表示装置」，「マウス」及び「キー
ボード」
前記(2)エの記載によれば，クエスチョンマーク・カーソルをスクリーン上であちこちに動かし，カーソルが関心のあるエリアにあるときにマウス・ボタンをクリックすることでヘルプを得るのであり，また，ヘルプを得る対象としてプルダウン・メニュー（なお，前記(2)ウの記載によれば，プルダウン・メニューは，「スクリーン／メニュー・ヘルプ」アイテムを含む。）及びアイコンが含まれるのであるから，乙１８発明は，「スクリーン／メニュー・ヘルプ」アイテム及びアイコンを表示する「スクリーン」，並びに，スクリーン上に表示されたアイコンを指定する「マウス」を備えている。そして，「スクリーン／メニュー・ヘルプ」アイテム及びアイコンは，共にスクリーン上に表示されるのであるから，乙１８発明が，「スクリーン／メニュー・ヘルプ」アイテム及びアイコンをスクリーンに表示させる「表示手段」を有することは明らかである。
また，前記(2)エの記載によれば，各アイテムをスクリーン上に表示するのであるから，乙１８発明が，データを表示する「表示装置」を備えていることは明らかである。
さらに，前記(2)イの記載によれば，乙１８発明は，データを入力する「マウス」や「キーボード」を備えている。
エ　「制御手段」
(ア)　前記(2)ウ及びエの記載によれば，マウスを用いて，スクリーン／メニュー・ヘルプのモードを選択することができ，マウス・ボタンをクリックすることでヘルプを得ることができる。そして，前記(2)エの記載によれば，スクリーン／メニュー・ヘルプをアクティブにし，アイコン等のアイテムを選択したとき，ヘルプ・ウインドウは，その選択を実行するのではなく，そのアイテムについての情報を表示し，また，前記(2)アの記載によれば，アイコンの目的の暗示（areminderofthepurpose   ofanicon：アイコンの用途を思い出させること）を求める要求に対して，ヘルプを求めることができるのであるから，乙１８発明は，マウスによる，「スクリーン／メニュー・ヘルプ」アイテムの選択に引き続く，アイコンの選択に応じて，表示手段のスクリーン上のヘルプ・ウインドウに，そのアイコンのヘルプ情報を表示させる制御手段を備えている。


(イ)　さらに，前記(2)エの記載によれば，スクリーン／メニュー・ヘルプを選択すると，カーソルがクエスチョンマーク型に変わり，この「？」モードは一度に一つの選択についてアクティブであって，ヘルプ・ウインドウが表示された後，マウス・カーソルは以前の状態に戻ることが認められる。また，前記(2)オの記載によれば，「？」モードを選択すると，割り込みをオンにするためのモード・フラグを設定し，いったん，「？」モードで選択がされると割り込みモードがオフにされることが認められる。そうすると，乙１８文献には，「？」モードで，マウスにより何かを一度選択することで，「？」モードから抜けることが開示されている。そして，前記(2)エの記載によれば，「？」モードでアイコン等のアイテムを選択したとき，ヘルプ・ウインドウは，その選択を実行するのではなく，そのアイテムについての情報を表示するのである。そうすると，乙１８発明は，マウスによるアイコンの選択が，「スクリーン／メニュー・ヘルプ」アイテムの選択の直後の場合のみ，そのアイコンのヘルプ情報を表示する，すなわち，マウスによるアイコンの選択が，「スクリーン／メニュー・ヘルプ」アイテムの選択の直後でない場合は，そのアイコンの所定の情報処理機能を実行させる制御手段も備えている。
(4)　乙１８発明と本件発明との対比
ア　本件第１発明との対比
乙１８発明の「スクリーン／メニュー・ヘルプ」アイテムは，アイコン等のアイテムについてのヘルプ・メッセージを表示するためのものであるから（前記(3)ア），本件第１発明の「第１のアイコン」と乙１８発明の「スクリーン／メニュー・ヘルプ」アイテムとは，アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる「機能説明表示手段」であるという点で差異はない。また，乙１８発明の「アイコン」，「スクリーン」，「表示手段」及び「マウス」は，本件第１発明の「第２のアイコン」，「表示画面」，「表示手段」及び「指定手段」にそれぞれ相当する（前記(3)イ，ウ）。そして，乙１８発明の「制御手段」は，「機能説明表示手段」が「アイコン」である点は別にして，本件第１発明の「制御手段」に対応する（前記(3)エ(ア)）。
以上のことを踏まえると，本件第１発明と乙１８発明とは，「アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる機能説明表示手段，および所定の情報処理機能を実行させるための第２のアイコンを表示画面に表示させる表示手段と，前記表示手段の表示画面上に表示されたアイコンを指定する指定手段と，前記指定手段による，機能説明表示手段の指定に引き続く第２のアイコンの指定に応じて，前記表示手段の表示画面上に前記第２のアイコンの機能説明を表示させる制御手段とを有することを特徴とする情報処理装置」である点で一致し，被控訴人も前記第２の６の(3)オ(ア)において相違点Ａとして主張するとおり，次の相違点で相違する。［相違点］アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる「機能説明表示手段」が，本件第１発明では「アイコン」であるのに対し，乙１８発明では，
「スクリーン／メニュー・ヘルプ」アイテムである点
イ　本件第２発明との対比
本件第２発明は，【請求項１】の記載を引用するものであって，【請求項１】の制御手段が，さらに「前記指定手段による第２のアイコンの指定が，第１のアイコンの指定の直後でない場合は，前記第２のアイコンの所定の情報処理機能を実行させる」ものであるが，乙１８発明の「制御手段」は，「機能説明表示手段」が「アイコン」である点は別にして，本件第２発明の「制御手段」に対応するということができる（前記(3)エ(イ)）。
したがって，本件第２発明と乙１８発明とは，本件第１発明との前記一致点に加え，制御手段が，「前記指定手段による第２のアイコンの指定が，機能説明表示手段の指定の直後でない場合は，前記第２のアイコンの所定の情報処理機能を実行させる」点で一致し，前記アの［相違点］で相違する。
ウ　本件第３発明との対比
乙１８発明の「マウス」や「キーボード」，「表示装置」，「アイコン」及び「スクリーン」は，本件第３発明の「入力装置」，「表示装置」，「第２のアイコン」及び「表示画面」にそれぞれ相当する（前記(3)イ，ウ）。また，乙１８発明の「スクリーン／メニュー・ヘルプ」アイテムは，アイコン等のアイテムについてのヘルプ・メッセージを表示するためのものであるから（前記(3)ア），本件第３発明の「第１のアイコン」と乙１８発明の「スクリーン／メニュー・ヘルプ」アイテムとは，アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる「機能説明表示手段」である点で差異はない。そして，乙１８発明では，「スクリーン／メニュー・ヘルプ」アイテムの選択に引き続く，アイコンの選択に応じて，スクリーン上のヘルプ・ウインドウに，そのアイコンのヘルプ情報を表示する（前記(3)エ(ア)）。
したがって，本件第３発明と乙１８発明とは，「データを入力する入力装置と，データを表示する表示装置とを備える装置を制御する情報処理方法であって，機能説明を表示させる機能を実行させる機能説明表示手段，および所定の情報処理機能を実行させるための第２のアイコンを表示画面に表示させ，機能説明表示手段の指定に引き続く第２のアイコンの指定に応じて，表示画面上に前記第２のアイコンの機能説明を表示させることを特徴とする情報処理方法」である点で一致し，前記アの［相違点］で相違する。
(5)　相違点についての判断
前記１において引用に係る原判決が争点１（構成要件充足性）について認定したとおり，本件特許出願当時，所定の情報処理機能を実行するための手段として「アイコン」は周知の技術事項であり，また，証拠（乙１３文献，乙１８文献）によれば，同様の手段として「メニューアイテム」も周知の技術事項であったことが認められる。そうであれば，所定の情報処理機能を実行するための手段として，「アイコン」又は「メニューアイテム」のいずれを採用するかは，必要により当業者が適宜選択することのできる技術的な設計事項であるというべきである。現に，アイコンの機能説明を表示させる機能を実行するための手段についてみても，本件特許出願前の１９８８年（昭和６３年）７月に頒布された乙１２文献（「ハイパープログラマーのためのハイパーツール」）には，「ハイパーツールは，あなたが異なるツールに関する情報を素早く得ることを可能とする，組み込みヘルプ機能を含みます。このスクリーン上のツールについてヘルプを得るには，ヘルプ・アイコンをクリックします。そして示されたツールのアイコンのうちいずれかをクリックします。」（訳文〔甲１９〕１４頁下から７行目ないし下から４行目）と記載されているから，本件特許出願当時，ヘルプを得るためのアイコン，すなわち，機能説明を表示させる機能を実行させるアイコンも，既に公知の手段であったことが認められる。
そうであれば，乙１８発明において，アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる「機能説明表示手段」として，「スクリーン／メニュー・ヘルプ」アイテムに代えて「アイコン」を採用することは，当業者が容易に想到し得ることというべきである。
そして，本件発明の構成によってもたらされる作用効果は，アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる「機能説明表示手段」として周知の「アイコン」を採用することにより当然予測される程度のものであって，格別顕著なものとはいえない。
(6)　被控訴人の主張について


ア　被控訴人は，本件特許出願当時においては，ヘルプ機能がアプリケーションの画面から直接（特定のモードへの移行を介さずに）利用されるものであれば，少なくとも二回のクリックが要求される「プルダウン・メニュー」を用い，クリックすべきものが直接画面に表示される「ボタン」は用いない構成とすることが，当該技術分野におけるスタンダード的な考え方であったから，本件発明の「第１のアイコン」を用いる構成のように，前記構成以外の構成を着想することは著しく困難であった旨主張する。
しかしながら，仮に，本件特許出願当時，アプリケーションの画面から直接利用されるヘルプ機能を実行するために「プルダウン・メニュー」を用いる構成が，当該技術分野のスタンダード的なものであったとしても，それ以外のものを使用することに特段の阻害要因が存在するわけではなく，現に，前記(5)のとおり，乙１２文献には，アプリケーションの画面から直接利用されるヘルプ機能を実行するために「アイコン」を用いた構成が記載されているから，本件発明のように，「プルダウン・メニュー」を用いず「アイコン」を用いた構成を着想することが著しく困難であったとは到底いうことができない。したがって，被控訴人の前記主張は採用することができない。
イ　被控訴人は，「メニューアイテム」が二回以上の別の場所でのクリックにより，画面に直接表示されていないものを選択するのに対し，「アイコン」は直接画面に表示されたものをクリックすれば選択されるのであるから，ユーザーの操作の観点からも，全く異なるものである旨主張する。
確かに，「メニューアイテム」と「アイコン」は，ユーザーの操作の観点からみると異なるものではあるが，前記(5)のとおり，「メニューアイテム」と「アイコン」は，共に所定の情報処理機能を実行するための周知の技術事項であり，いずれを採用するかは，必要により当業者が適宜選択することのできる技術的な設計事項である。したがって，「メニューアイテム」と「アイコン」が，ユーザーの操作の観点からみると異なるものであるとしても，前記のとおりの容易想到性の判断を左右するものではないというべきである。
ウ　被控訴人は，乙１８文献における「スクリーン／メニュー・ヘルプ」アイテムは，ユーザーがヘルプ・プルダウン・メニューを開いたときだけ表示され，ユーザーがアイコンをクリックするときには表示されないから，本件発明のようにアイコンが指定される「表示画面」に「第１のアイコン，および・・・第２のアイコン」を表示することは記載されていない（相違点Ｂ）旨主張する。しかしながら，本件発明に係る請求項には，「・・・第１のアイコン，および・・・第２のアイコンを表示画面に表示させる表示手段と，前記表示手段の表示画面上に表示されたアイコンを指定する指定手段と，前記指定手段による，第１のアイコンの指定に引き続く第２のアイコンの指定に応じて，前記表示手段の表示画面上に前記第２のアイコンの機能説明を表示させる制御手段・・・」（【請求項１】〔本件第１発明〕），あるいは，「・・・第１のアイコン，および・・・第２のアイコンを表示画面に表示させ，第１のアイコンの指定に引き続く第２のアイコンの指定に応じて，表示画面上に前記第２のアイコンの機能説明を表示させる・・・」（【請求項３】〔本件第３発明〕）と記載されているにすぎず，第２のアイコンを指定するときに同時に第１のアイコンが表示画面上に表示されていることまでは特定されていない。したがって，被控訴人の前記主張は，特許請求の範囲の記載に基づかないものであるから，失当というほかはない。エ　被控訴人は，本件発明においては，第２のアイコンに該当しないものの指定があってから，第２のアイコンの指定がされても，第２のアイコンの機能説明が表示されないという構成になっている（構成要件１－Ｃ，３－Ｃ）ため，誤って第１のアイコンを指定してしまった場合でも，望まれない機能説明が表示されないようにすることが可能になり，ユーザーがそのためにＥＳＣボタンを押すなどの特別な操作をしなくてもよいようにできるものであり，これに対して，乙１８発明では，ユーザーが再度プルダウン・メニューを開いて「キャンセル・ヘルプ」アイテムを選択するという特別な操作をしない限り，ヘルプ・ウインドウを表示せずに「？」モードから抜けることができず，この点が両者の相違点（相違点Ｃ）である旨主張する。
しかしながら，被控訴人の指摘する前記各構成要件は，「前記指定手段による，第１のアイコンの指定に引き続く第２のアイコンの指定に応じて，前記表示手段の表示画面上に前記第２のアイコンの機能説明を表示させる制御手段と」（１－Ｃ），あるいは，「第１のアイコンの指定に引き続く第２のアイコンの指定に応じて，表示画面上に前記第２のアイコンの機能説明を表示させる」（３－Ｃ）というものにすぎず，第１のアイコンの指定に引き続いて第２のアイコンに該当しないものの指定があった場合については何ら規定していないから，被控訴人の前記主張は，特許請求の範囲の記載に基づかないものである。また，本件第２発明の特許請求の範囲は，「前記制御手段は，前記指定手段による第２のアイコンの指定が，第１のアイコンの指定の直後でない場合は，前記第２のアイコンの所定の情報処理機能を実行させることを特徴とする請求項１記載の情報処理装置。」というものであるから，第２のアイコンの指定が，第１のアイコンの指定の直後でない場合は，第２のアイコンの所定の情報処理機能を実行させることが規定されている。しかしながら，そこにおいても，それ以上に，被控訴人の主張するような構成，すなわち，第１のアイコンの指定に引き続いて第２のアイコンに該当しないものの指定があった場合に，ＥＳＣボタンを押すなどの特別な操作をしなくても機能説明が表示されないという構成は，何ら規定されていない。したがって，本件第２発明を前提としても，被控訴人の前記主張は，特許請求の範囲の記載に基づかないものである。
さらに，乙１８文献には，前記(2)エのとおり，「？モードがアクティブにさせられたとき，ヘルプ・プルダウン・メニュー中の『スクリーン／メニュー・ヘルプ』アイテムは，『キャンセル・ヘルプ』に変わり，これはヘルプ・トピックを選択する必要なしにユーザーがそのモードを抜けることを可能とする。」との記載があるから，乙１８文献には，ユーザーがプルダウン・メニューを開いて「キャンセル・ヘルプ」アイテムを選択すれば，ヘルプ・ウインドウを表示せずに「？」モードから抜けることができることの記載があるということができるが，それ以上に，被控訴人が主張するような，「キャンセル・ヘルプ」アイテムを選択しない限り，ヘルプ・ウインドウを表示せずに「？」モードから抜けることができないとの記載はない。したがって，被控訴人の前記主張は，その前提を欠く。以上のとおり，被控訴人の前記主張は採用の限りではない。
(7)　まとめ
以上によれば，本件発明，すなわち，本件第１発明ないし本件第３発明は，乙１８発明及び周知の技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，本件発明に係る本件特許は，特許法２９条２項に違反してされたものであり，特許無効審判により無効にされるべきものと認められるというべきである。したがって，特許権者である被控訴人は，同法１０４条の３第１項に従い，控訴人に対し，本件特許権を行使することができないといわなければならない。
４　争点４（時機に後れた攻撃防御方法）について


(1)　被控訴人は，控訴人が当審において新たに提出した構成要件充足性及び本件特許の無効理由についての追加的な主張・立証は時機に後れたものとして却下されるべきである旨主張する。まず，本件訴訟の経過についてみると，記録上，以下の事実が明らかである。
被控訴人は，平成１６年８月５日，本件訴えを提起し，原審において，同年９月１７日に第１回口頭弁論期日，同年１０月２６日に第２回口頭弁論期日，同年１１月３０日には第３回口頭弁論期日がそれぞれ開かれ，第３回口頭弁論期日において口頭弁論が終結され，平成１７年２月１日，被控訴人勝訴の原判決が言い渡された。控訴人は，これを不服として本件控訴を提起し，同年４月２５日の当審第１回口頭弁論期日において，控訴状及び控訴理由書を陳述し，構成要件充足性及び本件特許の無効理由についての新たな主張を追加すると共に，新たな刊行物等を証拠として提出し，その後，同年６月３日の第２回口頭弁論期日及び同年７月１５日の第３回口頭弁論期日において，前記主張・立証について若干の補充をし，第３回口頭弁論期日において口頭弁論が終結された。
(2)　前記事実によれば，原審においては，第１回口頭弁論期日が開かれてから第３回口頭弁論期日において口頭弁論が終結されるまで２か月余り，訴えの提起から起算しても４か月足らずの期間である。このように，原審の審理は極めて短期間に迅速に行われたものであって，控訴人の当審における新たな構成要件充足性及び本件特許の無効理由についての主張・立証は，若干の補充部分を除けば，基本的に，当審の第１回口頭弁論期日において控訴理由書の陳述と共に行われたものであり，当審の審理の当初において提出されたものである。そして，前記の追加主張・立証の内容についてみると，まず，構成要件充足性に関する部分は，原審において既に控訴人が主張していた構成要件充足性（「アイコン」の意義）に関する主張を，若干角度を変えて補充するものにすぎないということができる。また，本件特許の無効理由に関する部分は，新たに追加された文献に基づくものではあるが，これらはいずれも外国において頒布された英語の文献であり，しかも，本件訴えの提起より１５年近くも前の本件特許出願時より前に頒布されたものであるから，このような公知文献を調査検索するためにそれなりの時間を要することはやむを得ないことというべきである。以上の事情を総合考慮すれば，控訴人が当審において新たに提出した構成要件充足性及び本件特許の無効理由についての追加的な主張・立証が時機に後れたものであるとまではいうことができない。
(3)　これに対し，被控訴人は，別件製品及び控訴人製品の製造，譲渡等又は譲渡等の申出をめぐり，本件特許権に基づく警告から原審の判決に至るまで約４年が経過し，本件特許権に基づく東京地方裁判所における審理も，別件仮処分の申立時を基準にすると，原審の口頭弁論終結時までに２年以上が経過しており，しかも，本件訴訟に先立つ別件訴訟において，別件製品のほか，控訴人製品の存在をも視野に入れて，裁判所から，控訴人が一定額を支払うことを内容とする和解勧告がされていたから，控訴人には，クレーム解釈及び公知文献等の調査の十分な機会が与えられていたとして，前記追加的な主張・立証は時機に後れたものである旨主張する。
しかしながら，攻撃防御方法の提出が時機に後れたものとして民事訴訟法１５７条により却下すべきであるか否かは，当該訴訟の具体的な進行状況に応じて，その提出時期よりも早く提出すべきことを期待できる客観的な事情があったか否かにより判断すべきものであるところ，控訴人が主張する前記事情は，いずれも，被控訴人の請求に係る本件訴訟の具体的な進行状況とは関係のない事情をいうものにすぎない。
そればかりでなく，控訴人による別件製品の製造，譲渡等又は譲渡等の申出に関し，被控訴人は，平成１４年１１月７日と同年１２月１０日に，本件特許権に基づき，控訴人に対し，前記行為の差止めを求める別件仮処分を申し立てた（甲１３の１，２８）が，平成１５年６月１８日にその申立てを取り下げた（甲１３の３８，３９）。また，控訴人の前記行為が被控訴人の本件特許権を侵害するか否かをめぐって争われた別件訴訟（同年８月１５日に控訴人が特許権侵害差止請求権不存在確認等を求める本訴を提起〔甲１〕，同年１０月２９日に被控訴人が特許権侵害行為差止を求める反訴を提起〔甲３〕）において，本件と同一の引用例（本訴甲１３の２５，別訴甲２５）に基づき，本件発明の進歩性の欠如による本件特許の無効理由の存否が争点の一つとなったが，被控訴人による本件訴えの提起後である平成１６年８月３１日に言い渡された第１審判決（乙１）は，別件製品をインストールしたパソコンのヘルプウインドウに表示される「？」ボタン及び「表示」ボタン等は，デザイン化されていない単なる「記号」や「文字」であって，絵又は絵文字とはいえず，本件発明の構成要件にいう「アイコン」に該当しないから，別件製品をインストールしたパソコン及びその使用は本件発明の技術的範囲に属しないとして，本件特許権の侵害を否定し，前記無効理由についての判断を示すことなく確定した。以上のような経緯も参酌すると，本件訴訟において，被控訴人主張の事情に基づいて，控訴人が当審において新たに提出した追加的な主張・立証が時機に後れたものであるということはできないから，被控訴人の前記主張は採用することができない。
(4)　なお，以上の検討に照らすと，控訴人が当審において新たに提出した本件特許の無効理由についての主張・立証は，これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものとは認め難いから，特許法１０４条の３第２項により職権で却下すべきものということもできない（ちなみに，本件訴訟において，計画審理に関する民事訴訟法１４７条の３第３項又は１５６条の２の定めるところに従い，本件特許の無効理由についての攻撃防御方法を提出すべき期間が定められていたとの格別の事情も存在しないことは，記録上明らかである。）。
５　結論
よって，被控訴人の請求は，いずれも理由がないから，これを認容した原判決を取り消し，被控訴人の請求をいずれも棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所特別部
裁判長裁判官   　篠   原勝    美
裁判官　　　塚原    朋一
裁判官　　　佐藤    久夫
裁判官　　　中野    哲弘
裁判官      沖中    康人
（別紙）
イ号物件目録ロ号物件目録


平成一二年(ワ)第一三七五三号　実用新案権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結の日　平成一二年一〇月二〇日
判　　　　　　決
原              告    　【Ａ】
右訴訟代理人弁護士　　櫛    田泰    彦
右補佐人弁理士          大塚    明博
同　　　　　　　　　　　小林      　保
被              告    　株式会社プロトコーポレーション
右代表者代表取締役　    【Ｂ】
右訴訟代理人弁護士　    辻巻    健太
同　　　　　　　　　    辻巻      　真
同　　　　　　　　　    辻巻    淑子
主　　　　　　文
一原告の請求をいずれも棄却する。
二　訴訟費用は、原告の負担とする。
事実及び理由
第一　請求
一　被告は、別紙物件目録記載の中古車価格ガイド誌を製作、発行、頒布してはならない。
二　被告は、別紙物件目録記載の中古車価格ガイド誌及びその半製品並びにこれに関する印刷用紙型、亜鉛板、フィルム、版下などの印刷用の原版を廃棄せよ。三　被告は、原告に対し、金一二〇〇万円及びこれに対する平成一二年七月一五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二　事案の概要及び本件の争点
一　争いのない事実
１(一)　株式会社日本自動車情報サービス（以下「日本自動車情報サービス」という。）は、中古車価格ガイド誌「ＮＡＩＳ」（以下「ＮＡＩＳ」という。）を、月刊誌として毎月一日付けで発行している。
原告は、日本自動車情報サービスの代表者である。
(二)　被告は、「ブルーブック」という名称の中古車基準価格ガイド誌（以下「ブルーブック」という。）を発行している。
２(一)　原告は、次の実用新案権(以下｢本件実用新案権｣といい、その考案を｢本件考案｣という。)を有している。
(1)　考　案　の　名　称　　中古車価額表
(2)　出願年月日　　昭和六一年四月二八日
(3)　出願公告年月日　　平成五年一二月九日
(4)　登録年月日　　平成六年一〇月六日
(5)　登録番号　　第二〇三四二〇八号
(6)　実用新案登録請求の範囲
「縦方向或は横方向のいずれか一方向に車種を表示する車種表示欄を設け、他方向には新車当時の新車価額を表示する新車価額表示部と、ボディーカラーを表示するカラー表示欄を設け、上記車種表示欄に表示する各々の車種項の延長線と、新車価額表示部及びカラー表示欄に表示する各々のカラー項の延長線の交点に、車種項に示される自動車の新車当時の新車価額と、カラー項に表示するカラーをもつ車種項に表示される自動車の中古価額をそれぞれ表示する価額表示部を設け、更に、車種項の一部として中古価額を左右するボディーカラー以外の要因を表示するその他の要因表示部を設け、その他の要因表示部に表示された要因によって前記価額表示部に表示された価額に対する加減額を表示する加減額表示部を上記価額表示部に対応して設けてなる中古車価額表。」
(二)　本件考案の構成要件を分説すると次のとおりである。Ａ　縦方向或いは横方向のいずれか一方向に車種を表示する車種表示欄を
設け、
Ｂ　他方向には新車当時の新車価額を表示する新車価額表示部と、ボディ
ーカラーを表示するカラー表示欄を設け、
Ｃ　上記車種表示欄に表示する各々の車種項の延長線と、新車価額表示部及びカラー表示欄に表示する各々のカラー項の延長線の交点に、車種項に示される自動車の新車当時の新車価額と、カラー項に表示するカラーをもつ車種項に表示される自動車の中古価額をそれぞれ表示する価額表示部を設け、Ｄ　更に、車種項の一部として中古価額を左右するボディーカラー以外の要因を表示するその他の要因表示部を設け、その他の要因表示部に表示された要因によって前記価額表示部に表示された価額に対する加減額を表示する加減額表示部
を上記価額表示部に対応して設けてなる
Ｅ　中古車価額表。
二　本件は、原告が被告に対し、本件実用新案権及びＮＡＩＳに係る著作権（編集著作権）に基づいて、被告が発行しているブルーブックの製作等の差止め及び損害賠償を求める事案である。
三　本件の争点
１　ブルーブックに掲載されている中古車価額表（以下「被告価額表」という。）は、本件考案の技術的範囲に含まれるか
２　被告価額表の製作、発行、頒布は、原告のＮＡＩＳに係る著作権を侵害す
るか
３　原告が被った損害の額
第三　争点に関する当事者の主張
一　争点１について
（原告の主張）
１(一)　被告価額表の構成は、別紙物件目録記載のとおりである。(二)　被告価額表と本件考案とを比較すると、以下のとおりであるから、被告価額表は、本件考案の構成要件をすべて充足している。(1)　被告価額表の、「年式、型式、グレード、シフト、タイプ、排気、新車価格、最多流通、第２流通、第３流通の順でなされている項目表示の下方に、年度毎に括られて、この括りの中で型式、グレード、シフト、タイプ、排気量を表示して特定した車種が車種別に縦方向に配列表示されている」という構成は、本件考案の構成要件Ａと一致する。


(2)　被告価額表の、「上部に表示されている新車価格、最多流通、第２流通、第３流通」の項目は、本件考案の構成要件Ｂと一致する。(3)　被告価額表の、「各車種表示の横方向の延長線と、上部に表示されている新車価格の項目の縦方向の延長線との交点に、当該車種表示されている自動車の新車当時の価額が表示されており、各車種表示の横方向の延長線と、上部に表示されている最多流通の項目の縦方向の延長線との交点に、特定の同一カラーと、このカラーをもつ当該車種表示されている自動車の中古価額がそれぞれ表示され、同様に各車種表示の横方向の延長線と、上部に表示されている第２流通の項目の縦方向の延長線との交点に、前記カラーと異なる特定の同一カラーと、このカラーをもつ当該車種表示されている自動車の中古価額がそれぞれ表示され、同様に各車種表示の横方向の延長線と、上部に表示されている第３流通の項目の縦方向の延長線との交点に、前記カラーと異なる特定の同一カラーと、このカラーをもつ当該車種表示されている自動車の中古価額がそれぞれ表示されている」という構成は、本件考案の構成要件Ｃと一致する。
なお、ブルーブックの「用語説明」の箇所には、「最多流通」は、該当車種中、最も流通量が多い車両のボディーカラーと基準価額を表示し、「第２流通」は、該当車種中、二番目に流通量が多い車両のボディーカラーと基準価額を表示し、「第３流通」は、該当車種中、三番目に流通量が多い車両のボディーカラーと基準価額を表示しているとされている。右各欄には具体的なカラー表示はないものの、いずれも特定のカラーを指定するものである。その特定されるカラーは、右各欄の下方に、縦方向に並んで表示されている同一カラーにより認識できる。したがって、「最多流通」、「第２流通」、「第３流通」はそれらの下方に縦方向に並んで表示されている同一カラーによりカラーが特定されるものであるから、本件考案の「カラー表示欄」及び「カラー項」と実質的に同一であって、右のとおり本件考案の構成要件Ｃを充足し、本件考案と同様の作用効果を奏する。(4)　被告価額表の、「年度毎に括られた括りの中で、上部に、標準、走行、車検残、ＯＰ加算、ＳＲ、シフト等の文字と、距離、月、加減算額を表す数字が表示されている」という構成は、本件考案の構成要件Ｄと実質的に同一である。(5)　被告価額表は、本件考案の構成要件Ｅと一致する。
２　均等について
本件考案における「その他の要因表示部及び加減額表示部」と、被告価額表における「その他の要因表示部及び加減額表示部」は、わずかな差異が存在するが、以下のとおり、均等の範囲に含まれるというべきである。(一)　異なる部分が本件考案の本質的部分でないこと(1)　本件考案の本質的部分は、中古車の価額をボディーカラーにより細分化して表示し、更にボディーカラー以外の要因により前記価額を加減する加減額を表示したところにある。
(2)　被告価額表の構成をみると、中古車の価額をボディーカラーにより細分化して表示し、更にボディーカラー以外の要因により前記価額を加減する加減額を表示した点で、本件実用新案の本質的な部分と一致している。(3)　前記「その他の要因表示部及び加減額表示部」の表示方法の差異の部分は本件考案の本質的な部分ではない。
(二)　異なる部分を対象製品、すなわち、被告価額表におけるものと置き換えても、本件考案の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏すること(1)　本件考案の目的は、中古車の価額をボディーカラーにより細分化して表示し、更に、ボディーカラー以外の要因により前記価額を加減する加減額を表示することによって、中古車価額の基準となる価額の適正化を図ることにある。また、その作用効果は、ボディーカラー毎の各々の中古価額を認識でき、この価額にその他の要因により表示された額を加減することにより、中古車の適正な価額を認識できることである。
(2)　本件考案の「その他の要因表示部及び加減額表示部」を被告価額表における「その他の要因表示部及び加減額表示部」と置き換えても、本件実用新案の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏する。
(三)　置換容易性について
本件考案と同一の目的を達成し、同一の作用効果を奏させるために、本件考案の「その他の要因表示部及び加減額表示部」を、被告価額表における「その他の要因表示部及び加減額表示部」に置き換えることに何ら困難性は認められないから、この置き換えは容易に想到できたものである。
(四)　被告価額表は、本件実用新案の出願時における公知技術と同一又は当業者が容易に推考できたものではなく、被告価額表が本件実用新案の出願手続において、実用新案登録請求の範囲から意識的に除外されたものであるなどの特段の事情もない。
（被告の主張）
１　原告が被告価額表について主張する別紙物件目録は、不正確である。すなわち、原告は、別紙物件目録において、「年度毎に括られた括りの中で」という限定を付した上で、「特定の同一カラーと、このカラーをもつ当該車種表示されている自動車の中古車価額が」縦に並べて表示されているとしているが、被告価額表では、年度毎に括られた括りの中でも縦方向の同一列に異なったカラーが混在している。
２　本件考案の構成要件と被告価額表の構成には、以下の相違点があるから、被告価額表は、本件考案の技術的範囲に属さない。
(一)　被告価額表にはカラーを表示するカラー表示欄又はカラー項がない。(二)　被告価額表は、車種表示欄の車種項の延長線とカラー表示欄のカラー項の延長線の交点に中古車価額を表示する価額表示部を設けていない。(三)　被告価額表では、中古車価額を左右するボディーカラー以外の要因を表示するその他の要因表示部と加減額表示部を別々に設けるのではなく、両者を一体として表示している。また、その他の要因表示部を車種項の一部として設けているわけではなく、加減額表示部を価額表示に対応して設けているわけでもない。
３　均等について
原告の均等の主張は争う。
二争点２について
（原告の主張）
１(一)　ＮＡＩＳの中古車価額表（以下「原告価額表」という。）は、別紙原告書籍目録記載のとおりである。
(二)　原告は、ＮＡＩＳの著作権者である。


２(一)　これまで中古車価額を設定するに当たり重要な基盤となるボディーカラーを表示した中古車価額表はなかったところ、原告価額表は、中古車価額をボディーカラーにより細分化して表示し、更にボディーカラー以外の要因によって前記価額を加減する加減額を表示することによって、中古車の基準となる価額の適正化を図るようにしたものであって、このような点において、原告価額表には独創性があるから、編集著作物として保護されるということができる。(二)　被告価額表は、原告価額表に依拠して、右の独創的な部分をそのまま用いている。
本件における編集著作物の素材は、単に中古車の業者間取引価額ではなく、具体的な年式、型式、グレード、シフト、タイプ、排気量等によって特定された車種が素材の中心を占めているというべきであるところ、原告価額表と被告価額表では、この素材は一致している。また、被告価額表における中古車の価額は、原告価額表とは正確に一致していないが、近似しており、実質的に一致している。(三)　したがって、被告が被告価額表を製作、発行、頒布する行為は、原告のＮＡＩＳに係る著作権（編集著作権）を侵害したものというべきである。
（被告の主張）
１(一)　ブルーブックとＮＡＩＳには素材である中古車価額情報の共通性がない。すなわち、両者は、いずれも中古車の業者間取引価額という素材を一定の方針に従って編集したものであるが、それぞれに掲載されている中古車価額は、同一年式の同一車種であっても、異なっている。また、掲載されているボディーカラーも異なっていることが少なくない。
したがって、ブルーブックを製作、発行、頒布する行為は、原告のＮＡＩＳに係る著作権（編集著作権）を侵害しているとはいえない。(二)　ブルーブックとＮＡＩＳの中古車価額表のフォーマットは異なっている。すなわち、両者は、いずれも業者向けの中古車価額表という共通の機能に由来する一定の類似性はあるが、著作権の観点から重要な価額表のデザイン、外観、表記方法などは全く異なっている。
２　被告がブルーブックを作成するについては、ＮＡＩＳに全く依拠していない。
三　争点３について
（原告の主張）
１　逸失利益                      一〇〇〇万円被告は、平成一一年一〇月以降、ブルーブックを月刊誌として製作発行し、一冊三〇〇〇円（年間購読料三万円）で、現在まで、少なくとも二万冊販売しており、一冊当たりの利益は少なくとも五〇〇円と考えられるから、合計で少なくとも一〇〇〇万円の利益を得ている。
２　弁護士費用及び補佐人費用　　　各一〇〇万円
（被告の主張）
原告の主張はすべて争う。
第四　当裁判所の判断
一　争点１について
１　まず、本件考案の構成要件Ｂ及びＣにおける「カラー表示欄」及び「カラー項」が、被告価額表に存在するかどうかという点について検討する。(一)　証拠（甲三の一ないし九、甲四の一ないし一〇、検甲一、二）及び弁論の全趣旨によると、以下の事実が認められる。


(1)　被告価額表には、特定の車種毎に、年式、型式、グレード、シフト、タイプ、排気、新車価格、最多流通、第二流通、第三流通等の項目が存在するが、自動車のボディーカラーを明示した項目は存在しない。(2)　右各項目の用語説明欄中には、「最多流通」とは、「該当車種中、最も流通量が多い車両のボディーカラーと基準価額を表示」するもの、「第２流通」とは、「該当車種中、２番目に流通量が多い車両のボディーカラーと基準価額を表示」するもの、「第３流通」とは、「該当車種中、３番目に流通量が多い車両のボディーカラーと基準価額を表示」するものであるとそれぞれ記載されている。(3)　被告価額表内には、同一車種について年式によって括られた括りの中においても、縦方向の同一列に異なったカラーが混在している。(二)　右認定の事実に照らすと、別紙物件目録の記載のうち、各車種表示の横方向の延長線と、上部に表示されている最多流通の項目の縦方向の延長線との交点に、「特定の同一カラー」が表示されている点、各車種表示の横方向の延長線と、上部に表示されている第二流通の項目の縦方向の延長線との交点に、前記カラーと異なる「特定の同一カラー」が表示されている点及び各車種表示の横方向の延長線と、上部に表示されている第三流通の項目の縦方向の延長線との交点に、前記カラーと異なる「特定の同一カラー」が表示されている点は、認められない。(三)　原告は、被告価額表中の「最多流通」、「第２流通」、「第３流通」の各欄は、具体的なカラー表示はないが、いずれも各欄の下方に縦方向に並んで表示されている同一カラーにより認識できるから、本件考案の構成要件Ｂ及びＣにいう「カラー表示欄」及び「カラー項」に該当する旨主張する。しかし、右認定のとおり、「最多流通」、「第２流通」、「第３流通」の各欄の下方に縦方向に並んで表示されているのは、特定の同一カラーではなく、同一列に異なったカラーが混在しているのであって、右(一)認定に係る当該項目の名称、用語説明をも併せ考えると、右各流通欄は、あくまでも特定車種の流通量の多寡を区分するために設けられていると認められるから、右各流通欄が本件考案の構成要件Ｂ及びＣの「カラー表示欄」及び「カラー項」に該当すると認めることはできず、被告価額表中のその他の欄が構成要件Ｂ及びＣの「カラー表示欄」及び「カラー項」に該当するとは認められない。したがって、被告価額表には、本件考案の構成要件Ｂ及びＣの「カラー表示欄」及び「カラー項」が存在しない。２　なお、念のため、被告価額表が、本件考案の均等の範囲に含まれるかどうかについて検討するに、前記争いのない事実に証拠（甲二）を総合すると、(1)本件考案の目的は、中古車の価額をボディーカラーにより細分化して表示し、更にボディーカラー以外の要因により前記価額を加減する加減額を表示することによって、中古車の基準となる価額のより適正化を図ることにあること、(2)本件考案の作用効果は、車種表示欄の特定の車種項に表示された自動車の新車当時の新車価額を新車価額表示部により認識でき、そして、車種表示欄に表示された特定の車種項を、カラー表示欄に表示されたカラー項方向に示される自動車のカラー毎の各々の中古価額を認識できると共に、その他の要因表示部に表示された要因の有無を確認し、前記価額に対し、加減額表示部に表示された額を加減することにより、中古車の適正な価額を認識できるということにあること、以上の事実が認められる。右事実に本件考案の実用新案登録請求の範囲の記載と弁論の全趣旨を総合すると、本件考案の本質は、車種表示欄とボディーカラーを表示するカラー表示欄を設け、車種表示欄の車種項とカラー表示欄のカラー項の交点にそのカラーを持つ自動車の中古車価額を表示すると共に、カラー以外の要因による加減額を表示するようにした点にあると解するのが相当である。
前記のとおり、被告価額表における「最多流通」、「第２流通」、「第３流通」の各項目は、車両の流通量の順序を表すものであり、右各項目は、ボディーカラーを表示する「カラー表示欄」及び「カラー項」とはいえない。以上によると、本件考案と被告価額表は、その本質的な部分が異っているから、被告価額表が、本件考案の均等の範囲に含まれるとはいえない。
二　争点２について
１　前記一で述べたところに前記争いのない事実並びに証拠（甲三の一ないし九、甲四の一ないし一〇、検甲一、二）及び弁論の全趣旨を総合すると、以下の事実が認められる。
(一)　ＮＡＩＳの価額表（原告価額表）は、別紙原告書籍目録の(4)の部分を「年度毎に括られた括りの中で、前記各車種表示の横方向の延長線と、上部に表示されている流通相場値第一の項目の縦方向の延長線との交点に、主体のボディーカラーと、このカラーをもつ当該車種表示されている自動車の中古価額がそれぞれ表示され、同様に各車種表示の横方向の延長線と、上部に表示されている第二の項目の縦方向の延長線との交点に、第一の項目とは異なるボディーカラーと、このカラーをもつ当該車種表示されている自動車の中古価額がそれぞれ表示され、同様に各車種表示の横方向の延長線と、上部に表示されている第三の項目の縦方向の延長線との交点に、第一、第二の項目とは異なるボディーカラーと、このカラーをもつ当該車種表示されている自動車の中古価額がそれぞれ表示されている。」と変更した内容（他の部分については、別紙原告書籍目録記載のとおりの内容）のものであると認められる。


(二)　ブルーブックの価額表（被告価額表）は、別紙物件目録の(4)の部分を「前記各車種表示の横方向の延長線と、上部に表示されている最多流通の項目の縦方向の延長線との交点に、最も多く流通しているボディーカラーと、このカラーをもつ当該車種表示されている自動車の中古価額がそれぞれ表示され、同様に各車種表示の横方向の延長線と、上部に表示されている第２流通の項目の縦方向の延長線との交点に、二番目に多く流通しているボディーカラーと、このカラーをもつ当該車種表示されている自動車の中古価額がそれぞれ表示され、同様に各車種表示の横方向の延長線と、上部に表示されている第３流通の項目の縦方向の延長線との交点に、三番目に多く流通しているボディーカラーと、このカラーをもつ当該車種表示されている自動車の中古価額がそれぞれ表示されている。」と変更した内容（他の部分については、別紙物件目録記載のとおりの内容）のものであると認められる。２　右１(一)認定の事実によると、原告価額表は、型式、排気量仕様、グレード、ミッション、定員、装備等によって特定された車種、車のボディーカラー、中古車の取引価額等を素材として、一定の方針に従って編集したものであると認められる。
証拠（甲四の一ないし一〇、検甲二）及び弁論の全趣旨によると、右の素材のうち、車種については、日本国内外で販売されている車を、網羅的に、会社名、車名、タイプ別に掲載しているにすぎないから、素材の選択又は配列に創作性があるとは認められない。
右１(一)認定の事実に証拠（甲四の一ないし一〇、検甲二）を総合すると、原告価額表は、ボディーカラー及び取引価額については、主体のボディーカラーとそのカラーの車の取引価額を、流通相場値第一の項目に、右１(一)認定のとおり掲載し、これとは異なる二種類のボディーカラーとそれぞれそのカラーの車の取引価額を、流通相場値第二の項目と第三の項目にそれぞれ右１(一)認定のとおり掲載していること、右の二種類のボディーカラーは、人気色や不人気色など価額に影響を与えるボディーカラーが選択されていること、以上の事実が認められる。そして、以上のようにして、ボディーカラーを選択した上で、そのカラーの車の取引価額を掲載したことについて、素材の選択又は配列に創作性があるとしても、被告価額表は、右１(二)認定のようなものであって、ボディーカラー及び取引価額については、最も多く流通しているボディーカラーと、そのカラーの車の取引価額、二番目に多く流通しているボディーカラーとそのカラーの車の取引価額、三番目に多く流通しているボディーカラーとそのカラーの車の取引価額を掲載しているから、素材の選択又は配列の方法が異なるばかりか、証拠（検甲一、二）及び弁論の全趣旨によると、原告価額表と被告価額表では、同一年式の同一車種の車で同一のボディーカラーであっても掲載されている中古車価額は異なっていることが認められるから、素材も異なるということができる。
なお、原告価額表と被告価額表を比べた場合、ボディーカラーと取引価額を組み合せて表形式で表示するという点では共通しているが、それのみでは、アイデアにすぎず、著作権侵害を生じさせるものではない。その他、原告価額表について、素材の選択又は配列に創作性があるとか、それを被告価額表が利用しているというべき事実は認められない。３　したがって、原告の著作権に基づく請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がない。
三結論
以上の次第で、原告の本訴請求は、いずれも理由がないから、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第四七部
裁判長裁判官        森        　義    之裁判官        内    藤    裕    之裁判官        岡    口    基    一
（別紙）
物件目録
中古自動車価格ガイド誌「ブルーブック」に掲載されている中古自動車価格表(1)　上部に、左側から横方向に、年式、型式、グレード、シフト、タイプ、排気、縦方向に車種を表示する車種表示欄を設け、新車価格、最多流通、第２流通、第３流通の順で項目表示されている。
(2)　前記項目表示の下方に、縦方向に年度毎に括られて、この括りの中で前記型式、グレード、シフト、タイプ、排気の項目に対応するように、型式、グレード、シフト、タイプ、排気量を表示して特定した車種が、車種別に縦方向に配列表示されている。
(3)　前記各車種表示の横方向の延長線と、上部に表示されている新車価格の項目の縦方向の延長線との交点に、当該車種表示されている自動車の新車当時の価額が表示されている。
(4)　前記各車種表示の横方向の延長線と、上部に表示されている最多流通の項目の縦方向の延長線との交点に、特定の同一カラーと、このカラーをもつ当該車種表示されている自動車の中古価額がそれぞれ表示され、同様に各車種表示の横方向の延長線と、上部に表示されている第２流通の項目の縦方向の延長線との交点に、前記カラーと異なる特定の同一カラーと、このカラーをもつ当該車種表示されている自動車の中古価額がそれぞれ表示され、同様に各車種表示の横方向の延長線と、上部に表示されている第３流通の項目の縦方向の延長線との交点に、前記カラーと異なる特定の同一カラーと、このカラーをもつ当該車種表示されている自動車の中古価額がそれぞれ表示されている。
(5)　年度毎に括られた括りの中で、上部に、標準、走行、車検残、ＯＰ加算、ＳＲ、シフト等の文字と、距離、月、加減算額を表す数字が表示されている。
（別紙）
原告書籍目録
中古車価格ガイド誌「ＮＡＩＳ」に掲載されている中古車価格表(1)　上部に、左側から横方向に、小売価格、型式、排気量仕様、グレード、ミッション、定員、新車価格、装備、流通相場値第一、第二、第三、燃費、馬力、類別区分、車両重量の順で項目表示されている。
(2)　前記項目表示の下方に、縦方向に年度毎に括られて、この括りの中で、前記型式、排気量仕様、グレード、ミッション、定員の項目に対応するように、型式、排気量仕様、グレード、ミッション、定員を表示して特定した車種が、車種別に縦方向に配列表示されている。
(3)　年度毎に括られた括りの中で、前記各車種表示の横方向の延長線と上部に表示されている新車価額の項目の縦方向の延長線との交点に、当該車種表示されている自動車の新車当時の価額を表示している。


平成１２年（行ケ）第３５７号　審決取消請求事件（平成１３年１月２９日口頭弁論終結）
判　　　　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　株式会社ウチコン
代表者代表取締役　　　【Ａ】
訴訟代理人弁理士　　　小　島　清　路
同　　　　　　　　　　谷　口　直　也
被　　　　　　告　　　【Ｂ】
訴訟代理人弁理士　　　前　田　勘　次
主　　　　　　　　　　文
特許庁が無効２０００－３５０５５号事件について平成１２年８月８日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
主文と同旨
２　被告
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
被告は、意匠に係る物品を「側溝用ブロック」とし、その形態を別添審決謄本写し別紙のとおりとする登録第１０３７７３３号意匠（平成６年９月５日登録出願、平成１１年２月２６日設定登録、以下「本件意匠」という。）の意匠権者である。
原告は、平成１２年１月１９日、被告を被請求人として、本件意匠登録の無効審判の請求をした。
特許庁は、同請求を無効２０００－３５０５５号事件として審理した上、平成１２年８月８日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は同月２８日原告に送達された。
２　審決の理由
審決は、別添審決謄本写し記載のとおり、本件意匠は、①その登録出願前に、実開昭５０－６２３５８号公報（審判、本訴とも甲第１号証）、実開昭６３－９５７９０号公報（同甲第２号証）、実開昭６３－１８５９０号公報（同甲第３号証）及び実開昭５８－１４０２８６号公報（同甲第４号証）記載の各形状に基づいて、当業者が容易に創作をすることができたから、意匠法３条２項に該当する（審判における無効事由１）、②本件意匠の登録出願前に日本国内において公然知られた意匠である平成６年７月２６日付け株式会社丸治コンクリート工業所作成の「Ｒ側溝（リボーン側溝）ＲＵ－３００Ａ」の図面記載の意匠と同一であり又は類似するから、同法３条１項に該当する（審判における無効事由２）との請求人（原告）の主張をいずれも排斥し、請求人の主張及び提出した証拠によっては、本件意匠の登録を無効とすることはできないとした。
第３　原告主張の審決取消事由
１　審判における無効事由２についての審決の判断は争わない。審決は、本件意匠が甲第１～第４号証記載の各意匠に基づいて当業者が容易に創作をすることができるものであるのに、その容易創作性の判断を誤った（取消事由）ものであるから、違法として取り消されるべきである。
２　取消事由（容易創作性についての判断の誤り）
(1)　甲第１号証記載の意匠に基づく容易創作性
審決は、本件意匠の蓋受部の具体的構成態様を「内壁面の上端部分は、略『し』の字状に切り欠いて弧状面を呈する」（審決謄本２頁３８行目～３９目）と認定した上、「本件登録意匠（注、本件意匠）・・・の構成態様のうち、全体の基本的な構成態様及び各部の具体的構成態様のうちの蓋受部を除く殆どの態様は、本件登録意匠の出願前よりこの種の物品分野に於いて既に広く知られた態様である」（同３頁２６行目～２９行目）と認定し、上記蓋受部の構成に関し、「甲第１号証の意匠に、蓋受部の形状を弧状としたものが開示されているが、これは・・・排水桝の蓋受部に関するもので、排水桝は下水用の屋外配水管の合流点に設け掃除、点検等のためのものであるのに対し、本件登録意匠は雨水等を排水するために道路に沿って長く連接して使用するものであって、全体的にみて、物品の機能、使用目的、使用態様が異なり同一物品分野のものとは云えないから、排水桝の蓋受部に弧状を呈するものがあったからと云って、これに基づいて直ちに側溝用ブロックの蓋受部を弧状面とすることが容易に創作することができたことにはならない」（同３頁３６行目～４頁４行目）とするが、蓋受部の構成の容易創作性についての上記判断は誤りである。
すなわち、意匠法３条２項にいう「その意匠の属する分野」とは、当該意匠に係る物品と同一物品であることを定めるものではないところ、一般に、側溝、排水桝、マンホール等は下水道設備として総称されるものであり、現実にも、上下水道設備具のカタログ等において、これらは一括して掲載されている。また、意匠に係る物品としての「排水桝」と「側溝用ブロック」は、ともに意匠分類上Ｌ２－４０（上下水用設備具）、国際特許分類Ｅ０３Ｆ　５／０４に分類されている。さらに、側溝を扱う会社の約３０パーセントは排水桝も扱い、排水桝を扱う会社の約４５パーセントは側溝も扱っており、それぞれの形状について熟知した上で創作がされている。そして、側溝用ブロックも排水桝も、いずれも排水を流すために地面を掘って設置されるものであり、排水桝が側溝用ブロックとともに設置されることもあり、物品の機能、使用目的及び使用態様はほぼ共通している。このような取引及び創作の実情からすると、本件意匠の意匠に係る物品「側溝用ブロック」と甲第１号証記載の「排水桝」とは、ともに上下水道設備具として、同一物品分野に属するものというべきである。


そして、本件意匠の登録出願前に、特願昭５３－１４５３４７号公報（甲第６号証）には、地下構造物用蓋構造において、湾曲形状の受枠が記載されており、また、いずれも蓋受部を傾斜形状とした排水桝（実開昭５９－１８３９８２号公報、甲第２３号証）、マンホール（実開昭５２－３８９６０号公報、甲第１４号証）及びコンクリート側溝（前掲甲第３号証）が創作されていること、さらに、側溝用ブロックにおいて、曲面形状を取り入れること自体は、登録第７０２００６号意匠（昭和６１年１２月２３日設定登録、甲第２４号証）や登録第６９１３４２号意匠（同年７月１６日設定登録、甲第２５号証）のとおり、既に周知であったことも考慮すると、甲第１号証記載の排水桝の蓋受部の湾曲形状を側溝用ブロックに転用することにより、本件意匠を創作することは当業者にとって容易であったというべきである。
(2)　甲第２、第３号証記載の各意匠に基づく容易創作性側溝用ブロックの蓋受部の形状を、側溝蓋の蓋受部と接する部分と同形状にすることが周知の創作であることは、甲第３号証から明らかであるところ、側面下部が湾曲面形状となっている側溝蓋は周知である（甲第２号証参照）から、この側溝蓋に密着させるために側溝用ブロックの蓋受部の形状を湾曲面に創作することは当業者にとって容易にし得ることである。
この点について、審決は、「本件登録意匠の出願当時、側溝用ブロックの蓋受部の形状は・・・蓋受部の下半分を側溝内部に向かって、下向き斜状の面取り様としたものや正背壁側の垂直面を僅かに傾斜面とした程度のものがせいぜいであって、それ以外のものは見受けられない」（審決謄本４頁１７行目～２３行目）とし、さらに、甲第３号証記載の意匠は「側溝溝と蓋受部とが必ずしも密着しているとは云えず」（同４頁２６行目～２７行目）、「蓋受部の形状を弧状面とすることが当業者にとって容易であったとは直ちには云えない」（同５頁４行目～５行目）とする。
しかし、甲第３号証記載の意匠の「蓋受部」は、傾斜部のみを意味すると解すべきであり、当該傾斜部において蓋と密着していることは明らかである。さらに、上下水道設備分野の物品において、蓋と蓋受部を密着させるべく、その接触部分を同じ形状に創作することは従来から広く行われていることである（特開昭５３－１４５３４７号公報（甲第６号証）、実公昭４０－４３５０号公報（甲第７号証）等）から、審決の上記判断は誤りである。
(3)　甲第４号証記載の意匠に基づく容易創作性
審決は、「甲第４号証・・・には、蓋受部に内角を弧状とした小さい集水孔が開示されているが、集水孔の形状として、こう云うものが知られていたことを示すに止まるものであり・・・蓋受部を各種の形状に表すことが普通になされていない限りに於いては、上記の意匠から、容易に創作できたものと云うことはできない」（審決謄本５頁６行目～１３行目）とするが、誤りである。甲第４号証に示されるとおり、蓋受部に該当する部分の一部を曲面形状としたものは周知であるから、これを蓋受部全体に表して創作することは当業者にとって容易というべきである。
第４　被告の反論
１　審決の認定判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。２　取消事由（容易創作性についての判断の誤り）について
(1)　甲第１号証記載の意匠に基づく容易創作性
側溝用ブロックと排水桝との用途及び機能の相違から、両者が同一の物品分野に属さないことは明らかである。すなわち、排水桝は周囲が閉ざされた輪状の蓋受部を有するものであり、側溝用ブロックのように道路に沿って長く連接して使用するものとは基本形状が異なる。排水桝等の蓋受部の一部に弧状のものがあったとしても、意匠全体として必ずしも似ているとは限らず、側溝用ブロックの蓋受部を弧状とすることが容易となるものではない。
(2)　甲第２、第３号証記載の各意匠に基づく容易創作性原告は、甲第３号証記載の意匠の「蓋受部」は、傾斜部を意味する旨主張するが、「蓋受部」とは、内壁面の上端の切り欠いた部分全体を指すというべきであり、原告の主張は失当である。
(3)　甲第４号証記載の意匠に基づく容易創作性
集水孔と蓋受部とでは、機能、目的及び用途が異なり、集水孔の形態を蓋受部全体に表した場合、もはや集水孔としての機能を果たさないこととなるから、集水孔の形状を蓋受部全体に表すことが当業者の容易にし得ることとはいえない。(4)　原告の提出した証拠の中には、部分的に本件意匠の蓋受部のような湾曲形状が含まれているものもあるが、それらは、特定の部位の特定の断面におけるものであって、同一部位であっても異なる断面においては本件意匠とは全く異なる形状となっている。原告は、こうした証拠の組合せに基づいて意匠法３条２項の適用を主張するが、意匠は全体の形態を細かく細分化すれば、すべて公知の意匠となってしまう性質を有するのであり、意匠法は、このことを前提として、公知の形状の配置ないし組合せから生ずる新たな美的価値を保護するものである。したがって、意匠の構成態様が単に公知の形状の組合せであるという理由のみで容易に創作をし得たということはできない。
なお、本件意匠の実施に係る側溝用ブロックは、全国の当業者によって広く支持されており、このことは、本件意匠の創作的な価値を裏付けるものというべきである。
第５　当裁判所の判断
１　甲第１号証記載の意匠に基づく容易創作性について(1)　本件意匠は、別添審決謄本写し別紙記載のとおり、全体形状を略倒コ字状の横長なものとし、その横長な正背壁の外壁面を中程から上方にかけて斜状に突出し、その上部を更に垂直に形成した基本的な構成態様とし、各部の具体的構成態様を、正背壁の内壁面は、下端両角を隅丸とし、内壁面の上端部分は、略「し」の字状に切り欠いて弧状面を呈する蓋受部とし、両側面には、開口縁に沿って蓋受部寄りまで略Ｕ字状の細い嵌合溝を形成し、全体の高さに対する側面幅及び横幅の比率を約１：１：２とし、正背壁の下端を細帯状に面取りし、両側面の下端もごく細く面取りした態様のものであると認められる。


そして、実開昭４８－５５５０号（甲第９号証）の従来例として挙げられている第２図には、上記のような本件意匠の構成中、蓋受部を弧状面とする具体的構成態様以外の構成を充足するＵ字溝ブロックが示されていることにも照らすと、本件意匠の要部は蓋受部を弧状面とした構成であるというべきである。他方、甲第１号証の第２～第６図には、蓋受部の形状を本件意匠の蓋受部とほぼ同一の弧状面とする構成を有する「排水桝」が記載されているところ、審決は、「排水桝」と「側溝用ブロック」とは、物品の機能、使用目的、使用態様が異なり、同一物品分野のものとはいえないから、甲第１号証記載の意匠に基づいて側溝用ブロックの蓋受部を弧状面とすることが容易であったとはいえないとし、原告はこの判断を争うので、以下検討する。
(2)　「排水桝」が、排水管や排水路の接合部に設けられた箱状ないし円筒形状の設備であること、「側溝」が、雨水等を排水するために道路等に沿って設けた小排水路であることは、昭和５９年５月３１日株式会社山海堂発行の「絵でみる下水道工事（第１刷）」（甲第１０号証）及び弁論の全趣旨によって認められる。なお、「側溝用ブロック」と「雨水升」、「汚水升」は、意匠法施行規則別表１に定める意匠に係る物品の区分の上で、いずれも「６０　土木構造物及び土木用品」の「上下水道用設備用品」に含まれるものである。
そして、上記甲第１０号証によれば、側溝は排水桝に連結されて、その排水を排水桝を通じて下水道に流すのが一般的であると認められ、これによれば、側溝も排水桝も下水ないし排水設備に属する設備であり、連結されて一体的に使用され得るものであることが明らかである。取引の実情としても、株式会社サイコン工業ほか発行の上下水道設備の商品カタログ（甲第１２号証の１～４）には、側溝用ブロックとともに排水桝も掲載されており、また、平成１２年１月５日財団法人経済調査会発行の「２０００建設資材データベース」（甲第１１号証）によれば、側溝を取り扱うメーカーの約３０パーセントは排水桝を取り扱い、排水桝を取り扱うメーカーの約４５パーセントは側溝を取り扱っていることが認められる。なお、上記甲第１１号証は本件意匠の登録出願日後の発行に係るもの、甲第１２号証の１～４は発行時期不詳であるが、日進月歩する技術内容にわたる文献ではなく、一般的な業態を示すものであることからすると、本件意匠の登録出願当時（平成６年９月５日）の実情も大差ないものと推認することができる。そうすると、「側溝用ブロック」と「排水桝」とは、意匠に係る物品分野を同じくするというべきである。
(3)　上記認定を前提にして、排水桝の蓋受部の弧状面の構成を側溝用ブロックに転用することが容易であったかどうかについて更に検討するに、側溝用ブロックと排水桝とは、いずれも本体が地面に埋設され、上面の開口部が蓋で覆われるという基本的な構成を共通にするものであるから、蓋受部の機能及び使用態様もほぼ共通するということができる。また、側溝用ブロックも排水桝も、ともにコンクリートが用いられることが多いことは公知の事実である。加えて、一般に、切り欠き部を直角状にすることなく、弧状面とする構成自体、意匠の構成としてごくありふれたものというべきであり、このことは、地下構造物用蓋構造に関する特願昭５３－１４５３４７号公報（甲第６号証）の第３図、側溝用ブロックに関する登録第７０２００６号意匠（前掲甲第２４号証）及び登録第６９１３４２号意匠（前掲甲第２５号証）に照らしても明らかである。したがって、この点からも、上記蓋受部の弧状面の構成を転用することを困難とする理由は見いだせない。なお、被告は、本件意匠の実施に係る側溝用ブロックが全国の当業者に広く支持されている旨主張するが、意匠の容易創作性とは次元を異にするものであって、上記の判断を左右するものではない。
(4)　以上の認定判断を総合すれば、本件意匠の登録出願前に、排水桝の蓋受部を「し」の字状に切り欠いて弧状面を呈する構成は、側溝用ブロックの分野における当業者において広く知られた形状であったというべきであり、かつ、この形状に基づき、側溝用ブロックの蓋受部を弧状面として本件意匠の創作をすることは、当業者にとって容易であったというべきである。したがって、甲第１号証記載の意匠に基づく容易創作性を否定した審決の判断は誤りというべきである。２　以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、原告主張の審決取消事由は理由があり、この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、審決は取消しを免れない。
よって、原告の請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第１３民事部
裁判長裁判官    　篠　　原　　勝　　美
裁判官    　長　　沢　　幸　　男
裁判官    　宮　　坂　　昌　　利


２　そこで検討するに，＜証拠　略＞によると，以下の事実が認められる
すなわち，(1)不動産の売買及び仲介等を事業目的とする株式会社Ａの代表取締役であった被告人は，平成７年ころから，広島市○区○丁目○番○号に定期借地権付の分譲マンション「Ｌ」（以下，「本件マンション」という
）をいわゆる立替工事（工事完了まで請負業者が工事代金を立て替えて負担し，工事完了後に注文者が請負業者に工事代金を支払うこと）で建築し，分譲販売することを計画していたこと，(2)Ｈ建設Ｉ支店は，本件マンション建設の引き合いを受けたが，これが立替工事であったことから，同年７月ころ，請負工事代金の回収が可能か否かの調査を開始したところ，Ａには資金調達力に問題があることが判明したこと，(3)そのため，同支店では，本件マンションの区分所有建物購入者（以下，「マンション購入者」という
）に対して，住宅金融公庫から支払われる融資金をＨ建設が直接代理受領することにより本件マンションの建設資金の支払を確保しようと考え，そのような取り扱いが可能か否かを住宅金融公庫に問い合わせたところ，住宅金融公庫では，代理受領権限を有する者を，①公庫の借入申込人の家族，②つなぎ融資を行った公庫の受託金融機関，③購入物件の売主に限定しており，工事請負業者が代理受領を行うことができるのは，マイホーム新築融資やリフォーム融資のように，公庫の借入申込人と施行業者との間で工事請負契約が締結されている場合であって，マンション購入融資など，公庫の借入申込人と売主との間で売買契約が締結されている場合には，工事請負業者が資金の代理受領を行うことができないという取扱いをしていたため，Ｈ建設に対して，同建設には，上記融資金の代理受領権限がない旨伝えたこと，(4)そこで，Ｈ建設Ｉ支店では，代理受領権限を有するＡがマンション購入者に代わって住宅金融公庫から代理受領する融資金から請負工事代金を回収しようと考え，①工事請負契約書案として，請負工事代金の支払について，「住宅金融公庫より融資があり次第，発注者は請負者に支払うものとする
」とし，②合意書案として，「Ａが物件購入者との間で交わす代理受領契約により，指定したＡ名義口座の預金通帳と使用印鑑を工事代金支払が完済するまで私方（Ｈ建設）が預かる
指定の預金口座に入金があったときは，その都度，Ａは，私方（Ｈ建設）が立ち会い払い出し支払にあてる
」とした内容の稟議書を作成してＨ建設本社に送付したところ，同年１２月４日付で本件マンションの建設請負契約締結の許可が下りたこと，(5)同月２６日，ＡとＨ建設との間で，請負工事代金額５億７３００万円とする本件マンションの工事請負契約が締結され，その際，請負工事代金の支払につき，「住宅金融公庫より融資があり次第，発注者は請負者に支払うものとする
」との条項が本件請負契約書に定められた上，上記住宅金融公庫からの融資金が振り込まれる預金口座をＭ信用組合Ｎ支店のＡ名義の普通預金口座（口座番号○○○○○○○
以下，「指定口座」という
）にするとともに，同口座の預金通帳及び使用印鑑をＨ建設に交付して上記請負工事代金を完済するまで預け置き，同口座に住宅金融公庫から入金があった場合には，その都度Ａは，Ｈ建設立会の上，これを払い出して同請負工事代金の支払に充当する旨記載した合意書を取り交わしたこと，(6)上記指定口座には，Ｍ信用組合Ｎ支店との間で，普通預金債権につき譲渡禁止及び質権設定禁止の特約が付されていたこと，(7)被告人は，その後，マンション購入者から支払われた手付金などを指定口座で管理していたが，同手付金を別途管理するための口座を新たに開設することとし，平成９年５月７日，Ｍ信用組合Ｎ支店にＡ名義の普通預金口座（口座番号○○○○○○○
以下「指定外口座」という


主　　　　　　　文
被告人を懲役１年６月に処する。
この裁判確定の日から３年間その刑の執行を猶予する。本件公訴事実中，背任の点については，被告人は無罪。
理　　　　　　　由
（罪となるべき事実）
被告人は，不動産の売買及び仲介等を業とする株式会社Ａの代表取締役であったものであるが，Ｂと共謀の上，平成１０年８月２０日ころ，広島市○区○町○番○号Ｃ株式会社において，行使の目的をもって，ほしいままに，あらかじめ用意していたＤ銀行残高証明書用紙に，上記Ｂにおいて，パーソナルコンピューターで押切印欄に「Ｄ銀行Ｅ支店」，発行責任者欄に「Ｆ」と各印字した上，残高年月日欄に「１０　８　１９」，口座番号欄に「○○○○○○○」，金額欄に「￥３９２００１０００」などと冒書し，さらに，被告人において，名義人欄に「株式会社Ａ代表取締役Ｘ」，年月日欄に「１０．８．２０」，取引の種類欄に「普通預金」のゴム印等を各押捺し，もって，同月１９日現在の前記株式会社Ａの普通預金残高が３億９２００万１０００円である旨のＤ銀行Ｅ支店名義の残高証明書１通の偽造を遂げた上，被告人単独で，同月２０日ころ，同市○区○丁目○番○号Ｇ店において，Ｈ建設株式会社Ｉ支店営業課長Ｊに対し，上記偽造にかかる残高証明書１通を株式会社Ｄ銀行Ｋ支店発行の残高証明書１通とともに呈示して行使したものである。
（量刑の理由）
本件は，不動産の売買等を業とする会社の代表取締役であった被告人が，マンション建築に関し，建築請負業者との間で，請負代金の支払方法としてマンション区分所有建物購入者が住宅金融公庫から借り受ける融資金を代理受領した金銭の中から支払う旨約束していたにもかかわらず，これを他の銀行融資の支払等に流用して上記請負代金の支払に窮したため，その発覚を恐れ，銀行名義の残高証明書１通を偽造してこれを行使したという有印私文書偽造，同行使の事案であるところ，その動機は，自己の債務不履行を隠蔽するためという自己中心的かつ身勝手なものであって酌量の余地はなく，犯行態様も，パーソナルコンピュータに詳しい部下を利用して，銀行印の印影を作出させるなど巧妙である上，銀行の残高証明書という取引社会において信用力を証明する文書として大きな価値を有する文書を偽造・行使し，自己の信用を仮装して相手方の信頼を裏切った悪質な事犯である。もっとも，被告人は，本件犯行の数日後には行使の相手方である建築請負業者に事実を告白して謝罪し，当公判廷でも本件犯行を素直に認め，反省の態度を示していること，被告人には前科前歴はなく，これまで一社会人として真面目に稼働してきたことなど，被告人にとって斟酌すべき事情も認められる。そこで，これらの事情を総合考慮し，被告人に対しては，その刑責を明確にした上で，社会内において，その更生を期するのが相当であると判断した。
（一部無罪の理由）
１　本件公訴事実中，背任についての変更後の訴因は，「被告人は，不動産の売買及び仲介等を業とする株式会社Ａの代表取締役であったものであるが，平成８年１２月２６日ころ，株式会社Ａと土木建築工事の総合請負等を業とするＨ建設株式会社との間において，広島市○区○丁目○番○号のマンション『Ｌ』建築請負契約を締結するに当たり，同マンションは，住宅金融公庫の融資付きであったことから，上記建築請負代金５億７３００万円は，同マンション区分所有建物購入者が上記公庫から借り受ける融資金を上記株式会社Ａが代理受領した金銭の中から上記Ｈ建設株式会社に対して支払うこととし，その担保として，上記株式会社Ａと上記Ｈ建設株式会社との間で，同融資金の振込口座としてＭ信用組合Ｎ支店株式会社Ａ名義普通預金口座（口座番号○○○○○○○）を指定することと決め，同口座の預金通帳等を上記Ｈ建設株式会社に交付することにより，同口座に振り込まれる同融資金を上記建築請負代金の支払に優先的に充当する旨の契約を締結したのであるから，上記Ｈ建設株式会社のために，『資金の代理受領に関する委任状』振込口座欄に上記口座を記載して住宅金融公庫に提出し，同口座に同融資金が振り込まれるようにすべき任務を有していたのに，平成１０年６月１６日ころ，同市○区○丁目○番○号上記株式会社Ａ事務所において，その任務に背き，同融資金総額５億０１３０万円を同社の金融機関等に対する債務の弁済に充当して同社の利益を図るため，上記委任状振込口座欄に，上記口座とは異なる上記信用組合同支店株式会社Ａ名義普通預金口座（口座番号○○○○○○○）を記載した上，そのころ，住宅金融公庫中国支店の融資業務を代行している同市○区○丁目○番○号Ｍ信用組合Ｎ支店に同委任状を提出して同融資金の振込口座を同口座に指定し，もって，上記株式会社Ａ名義普通預金口座（口座番号○○○○○○○）に同融資金が振り込まれることを不可能ならしめて，上記Ｈ建設株式会社に財産上の損害を加えたものである。」というのである。
３　以上の事実によると，被告人は，Ｈ建設のために，「資金の代理受領に関する委任状」振込口座欄に双方で取り決めた上記指定口座を記載して住宅金融公庫に提出し，同口座に住宅金融公庫からの融資金が振り込まれるようにすべき義務を負ったことは明らかである。


ところで検察官は，背任罪にいう「他人の事務」は，単なる債務不履行行為と背任として処罰されるべき行為とを峻別し，その可罰性を基礎づけるものであるため，可罰性の高いものに限定して解釈すべきは当然であり，売買，金銭消費貸借などの双務契約において，対向的に相手に対して義務を負うに過ぎない者は，一般には他人に関する自己の事務を処理する者に過ぎず，「他人の事務」を処理すべき者には当たらないというべきであるが，「他人の事務」は「自己の事務」と排他的な関係にある概念ではなく，(1)既に財産の実質的な処分権が契約の相手方に移転しているような場合において，相手方の当該財産を管理保全する任務を負う者や，(2)例えば売買契約を締結した当事者間で売買契約以外の特別な原因で特別な任務を負うに至った者などがその任務に背いて相手方に財産的な損害を与えたようなときは，その義務違反は極めて当罰性が高いのであって，そのような場合には，他人固有の事務を他人に代わって行う場合でなくとも，その任務の履行は，他人のためにする他人の事務の性格を帯びる場合として，なお，背任罪の「他人の事務」と解しても処罰範囲を不当に広げることにはならないと解するべきである，と主張する。これに対し，弁護人は，被告人が，上記義務を負うことは認めるものの，それは被告人の事務であって，背任罪における「他人の事務」には該当しない，すなわち，背任罪成立のための任務違背行為といえるかどうかは，担保の設定の有無，その担保の効力の喪失が基準となるものであって，背任罪成立のためには，その前提として物権的な信任関係が必要であるところ，通帳と印鑑を預けることにより担保権が設定されたと解することはできず，したがって，本件では物権的な信任関係は成立しておらず，上記振込口座を変更する行為は債務不履行にはなっても任務違背行為にはならないから，背任罪は成立しないと主張する。４　そこで検討するに，検察官の前記主張は一個の見解ではあり，この見解のうち，(1)既に財産の実質的な処分権が契約の相手方に移転しているような場合とは，例えば県知事の同意を条件とする農地の売買の場合において，代金の支払いも済んでおり，県知事の同意だけが未了である場合に，法律的な所有権が残存している売主が，当該農地について第三者に抵当権を設定したような場合（昀高裁判所昭和３８年７月９日第三小法廷決定・刑集１７巻６号６０８頁の事例を参照）を指すものと解することができ，そのような場合には背任罪が成立すると解されるけれども，前記見解の(2)の場合，すなわち，例えば売買契約を締結した当事者間で売買契約以外の特別な原因で特別の任務を負うに至った者がその任務に背いた場合とは，当事者間に相手方の事務を代行する旨の委任等の別個の契約関係があるような場合であれば格別，その他，いかなる場合に特別の原因で特別の任務を負うことになるかは，上記基準をもってしては，必ずしも明らかでない。検察官は，本件につき，被告人とＨ建設との間で，請負契約のほかに，前記指定口座を定めた上で，その口座の預金通帳と使用印鑑をＨ建設が被告人から預かる旨の特別の取決めがなされたことを指摘し，かつ，現実には使用印鑑を預かることができなかったものの，代わりに同印鑑の押捺された払戻請求書を預金通帳と一緒に預かったのであるから，そのような場合には，事実上，被告人からＨ建設に対して指定口座の預金債権の譲渡がなされたものと同視できることを指摘して，被告人の負う債務はＨ建設の事務であって，その任務に違背した被告人については背任罪が成立すると主張するのであるが，本件については，Ｈ建設が上記通帳等を預かった時点においては，指定口座には何らの金員も振り込まれておらず，また振込がＨ建設に自動的に通知されるといった関係にもなく，逆にＡは，Ｈ建設の承諾等を得ることもなく，指定口座の預金を払い戻すこと等が可能な状態にあったのであって，前記検察官の見解の(1)に従うとしても，Ｈ建設は，指定口座の預金債権について，実質的な処分権を有していたということはできない。また，検察官の前記(2)の見解が基準として明白性を欠くことは既に述べたとおりであるのみならず，上記のような特別の取決めがなされたからといって，本件のような場合には，その取決めに基づく義務を他人の事務と解する根拠とはなし得ないというべきである。
すなわち，本件は，前記のとおり，被告人が，Ｈ建設に対する建築請負代金の支払いのために，マンション購入者の住宅金融公庫からの借入資金の代理受領権限に基づき，その振込先を指定口座とし，この指定口座に振り込まれた資金を建築請負代金の支払いに充てるという義務（検察官のいう上記特別の取決めに基づく義務）を負った事案であり，その義務は，Ｈ建設の建築請負代金債権の履行確保のためのものということができ，検察官が変更後の訴因において，「その担保として」と表現したのも，同様の趣旨であると解される（なお，変更前の訴因は，指定口座の預金債権に質権を設定する旨の契約が締結されたというものであった。）。しかしながら，そのような双務契約上の対向的な義務の一方の履行を確保するための手段としては，例えば法的担保を提供する旨の約定や，手形を振り出す旨の約定など，種々のものがあり，またそのような約定は対向的な契約関係に通常随伴することの多いものであって，そのような履行確保のための約定に基づく義務が常に背任罪における他人のための事務であるとすれば，一般の債務不履行と背任との区別がほとんどなくなり，背任罪における事務の他人性についての範囲があいまいとなって，不当にその成立範囲を拡大するものとの批判を免れ難いというべきである。
弁護人はこの点について，背任罪成立のためには，物権的な信任関係が必要であり，本件についていえば，担保権の設定がなされたといえる場合でなければ，背任罪における任務違背行為とはならないと主張しているところ，これは一理ある見解というべきである。
すなわち，上記のとおり，債権の履行確保のための手段，約定としては種々のものがあるところ，そのような約定に基づく債権確保のための対象財産に対する債権者側の管理支配権能が，単なる債権的なものにとどまらず物権的なものであれば，その管理，保全は，単に債務者のための事務というにとどまらず，債権者のための事務としての性格が強いといえ，その義務に違背する行為は，背任罪における他人の事務についての任務違背行為ということができる（訴因変更前の本件訴因が，前記のとおり質権の設定と構成されていたのも，そのような理解に基づくものではなかったかとも推察されるところである。）とともに，また，そのような基準であれば，一般の債務不履行との区別の基準としても，明確性に欠けるところはないと思われる。


判示事項
消費者金融業者による４３条のみなし弁済請求について，被告について民事再生法上の再生計画認可決定が確定したとして，再生計画による変更された権利に基づき分
割弁済の給付判決をした事例（別表省略）
平成１６年１１月１１日判決言渡　同日原本領収　裁判所書記官
平成１５年(ハ)第７８９０７号　貸金請求事件
口頭弁論終結日　平成１６年１０月２１日
判　　　　決
主　　　　文
１　被告は，原告に対し，平成１６年６月から平成１９年４月まで，毎月末日限り２万３１５０円ずつ，平成１９年５月末日限り２万３０２３円を支払え。２　原告のその余の請求を棄却する。
３　訴訟費用は５分し，その１を被告の負担，その余を原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
被告は，原告に対し，３８６万６０２８円及びこれに対する平成１５年４月２１日から支払済みまで年２１．９パーセントの割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
本件は，原告と主債務者との消費貸借契約について，被告が連帯保証したとして，原告が被告に対し，貸金業の規制等に関する法律（以下「貸金業法」という。）４３条によるみなし弁済に基づく残元金と損害金を求めるのに対して，被告が，後記２主たる争点(1)ないし(3)の内容について否認し，(4）ないし(7)の抗弁を主張して原告の請求を争った事案である。
１　請求原因　別紙請求の原因記載のとおり
２　主たる争点
(1)　被告は，本件連帯保証の意思があったか（争点１）。(2)　Ａは，原告から４００万円の現金の交付を受けたか（争点２）。(3)　原告は，被告に対し貸金業法１７条所定の書面を交付したか（争点３）。(4)　本件連帯保証契約は，民法９５条の要素の錯誤に当たるか（争点４）。(5)　消費者契約法４条２項，３項による本件連帯保証契約の取消しの意思表示により，本件連帯保証契約は無効となったか（争点５）。
(6)　原告のＡについての与信調査及び本件連帯保証契約締結時の原告の被告に対する説明義務の各不履行を理由に，原告の請求額を民法４１８条を類推適用して過失相殺し減額できるか（争点６）。
(7)　本件原告の請求は，民事再生法により制限されるか（争点７）。
第３　当裁判所の判断
１　被告は，本件連帯保証の意思があったか（争点１）(1)　甲２号証（金銭消費貸借契約証書）には，その連帯保証人欄に被告の住所氏名の記載があり，被告は，前記連帯証人欄は，被告が自署したものであることを認める。そうすると，特段の反証のない限り，民事訴訟法２２８条４項により，文書全体が真正に成立したものと推定されるべきものである。(2)　これに関する被告の反証として，被告本人尋問の結果及び乙５号証（被告の陳述書）があり，これによれば，被告は，被告の父の妹であるＢが金銭の借入れをする際，保証人になってきたこと，平成１５年２月上旬ころ，被告は，Ｂから，以前Ｂが借り入れをしたことがあるヤミ金融業者であるＣという人物が被告の保証があれば１５０万円を貸してもよいといっているので保証をしてくれないかとさらに依頼されたこと，同年２月１７日，Ｄ店に呼ばれ，前記依頼の件の話だろうと思い説明を聞くため，同店にＢと一緒に出向いたところ，同店には，氏名は後で判明したものであるが，原告の担当者としてＥ及びもう１人の担当者と面識のないＡがいたこと，その席でＥが甲２号証を取り出し，同人からは何の書類であるのか説明はなかったが，被告は，印鑑を押さなければ大丈夫だろうと思い，署名することがどういう意味を持つのかも分からないままＡの署名や金額など手書部分の記載のない甲２号証に自署したことを述べ，したがって，本件連帯保証の意思はなかったとする供述部分及び陳述内容が存在する。
しかしながら，以前にもＢのために保証したことがあり，Ｄ店に出向く際にも１５０万円の保証の件であろうと認識していたとする被告にとって，債務者，債務額は重要事項であるのに，債務者欄，金額欄など手書部分の記載がなく，署名することがどういう意味を持つのか分からないまま甲２号証に自署したとする被告の供述自体不自然であり，しかも，Ｅから同人の氏名の記載された名刺をもらい受け（乙５），Ｂの１５０万円の借入れの話には登場しない氏名であるのに，被告の供述にはその場で特に確認した形跡もなく，また被告は，甲２号証の金銭の借入れを示す「金銭消費貸借契約書」の記載は，他の書類がかぶさっていて見えなかったと供述するなどの点に照らしても，被告の供述は不合理でたやすく信用することはできない。


(3)　さらに，甲１２号証（テープ）によれば，原告の担当者が被告に対し，電話で保証の意思の確認をしていることが認められる。すなわち，担当者は，電話の相手が生年月日により被告であることを確認したうえで，融資金額４００万円，融資した原告会社名，債務者がＡであることを述べ，被告はこれを肯認する趣旨の回答をしている。この点，被告は，勤務会社に電話され上司や同僚に聞かれてはまずいので，相手のいうなりに手短かに「はい」と応えたに過ぎないと供述するが，保証した事実がないのであれば，席を離れ上司や同僚のいない場所で原告に電話し，問い質すのが通常であろうが，被告の供述にはその形跡はない。(4)　結局，前記被告の供述はたやすく信用できず，さらに被告の供述に沿う証人Ｂの証言及び乙６号証（同人の陳述書）があるが信用することはできなから，いずれも反証とはなり得ず，そのほかに前記推定を覆すに足りる特段の事情はない。そうすると，被告は，本件連帯保証をしたものと認めることができる。２　Ａは，原告から４００万円の現金の交付を受けたか（争点２）。Ａ名義の原告あての平成１５年２月１７日付け（前記融資の話のあった日）金額４００円の領収証が存在すること（甲６号証），その後，Ａは，原告に送金していること（甲９号証の１，２及び甲１０号証１，２），被告は，ＥがＡであろう人物に現金を交付するのを見ていること（被告の供述）に照らすと，Ａは，前記額の金員を原告から交付を受けたことが認められ，これを覆すに足りる証拠はない。３原告は，被告に貸金業法１７条所定の書面を交付したか（争点３）。甲３号証（保証契約説明書　概要）及び甲５号証（貸付及び保証契約説明書）には，同書面を受け取った旨の記載とその横に被告の署名があり，その署名の筆跡は，自署したものであると被告が認める甲２号証の筆跡と似ていて被告が署名したものと推認できること，これに前記１のとおり，被告の供述は信用できず，むしろ，Ｄ店において，前記書面の内容を説明したうえ被告に交付したとするＥの証言は自然であり信用できる点に照らして，原告は，被告に対し，貸金業法１７条２項ないし４項及び同施行規則１４条に定める書面を交付したものと認めることができ，これを覆すに足りる証拠はない。
４　本件連帯保証契約は，民法９５条による錯誤に該当するか（争点４）　　　被告は，債権者及び主たる債務者が誰であるか分からず甲２号証に自署したものであって，本件連帯保証契約は，要素の錯誤に当たり無効であると主張する。しかしながら，前記１で認定した事実によると，被告は，本件連帯保証契約の内容，すなわち，借入金額，債権者名，主たる債務者名等の各内容を認識して自署したものというべきであるから，錯誤による無効の主張は理由がない。５　消費者契約法４条２項，３項による本件連帯保証契約の取消しの意思表示により，本件連帯保証契約は無効となったか（争点５）。      　被告は，①事業者である原告が，主たる債務者名，同人の支払能力，融資金額などの重要事項について，消費者である被告にその事実を告げなかったことから，甲２号証に署名しても，原告のＡに対する貸付けについて連帯保証債務が発生することはないものと誤信し自署するに至ったこと，②Ｄ店において，被告が，退去したい旨を申し出たにもかかわらず，複数の男性に取り囲まれて甲２号証に自署せざるを得なかったものであるから，消費者契約法４条２項，同条３項に基づき本件連帯保証契約を取り消したので，同契約は無効であると主張する。
しかしながら，前記のとおり，被告は，借入金額，債権者名，主たる債務者名等の各内容を認識して自署したものであり，かつ，②の事情を認め得るに足りる証拠はないから，被告の主張は理由がない。
６　原告のＡについての与信調査及び本件連帯保証契約締結時の原告の被告に対する説明義務の各不履行を理由に，原告の請求額を民法４１８条を類推適用して過失相殺し減額できるか（争点６）。
被告は，原告がＡからの貸付金の回収が不可能であることを知っていたか，少なくとも十分な与信調査をすれば知り得たのにそれを怠り，Ａに対する貸付行為を行ったもので，同貸付について原告に過失があったこと，さらに被告が甲２号証，甲３号証及び甲５号証に自署する際，主たる債務者が誰であるか，その支払能力等を被告に説明することを怠った過失があったことを挙げ，前記原告の与信調査及び説明義務の各不履行について民法４１８条を類推適用して過失相殺すべきであると主張する。
被告の主張は必ずしも明らかではないが，その趣意は，本件連帯保証契約により被告は連帯保証債務を負い，反面，原告は，被告に対し連帯保証債権を取得するが，同債権額は，前記原告の過失による与信調査及び説明義務の各不履行により過失相殺し減額されるべきであるというにあると解せられる。そこで民法４１８条について検討するに，同条は，債務者が債務の本旨に従った履行をしないため債権者が損害を受けたが，その債務の不履行に関して債権者にも過失があるときは，損害を債務者だけに負担させるのは公平に反するから，その責任を軽減しようとする制度である。ところが，前記被告の主張は，債務の本旨に当たる被告の連帯保証債務，すなわち原告の連帯保証債権を減額すべきであるというものであるから，同条を類推適用して減額の結論を導くことは困難であり，原告の主張を採用することはできない。
７　そうすると，請求原因事実をすべて認めることができ，被告の抗弁はすべて理由がないこととなる。
８　本件原告の請求は，民事再生法による制限を受けるか（争点７）。(1)　被告は，本件連帯保証契約に基づく債権は，個人再生手続内で評価の申立てがなされ，評価額が定められた民事再生法上の債権であって，再生計画は認可され同決定は確定しているから，評価額を超える債権については，民事再生法２３２条２項，１５６条により，変更された金額を再生計画終了後に請求できるに過ぎず，原告の本訴請求は理由がないと主張する。


しかしながら，個人再生手続においては，再生債権の評価（民事再生法２２７条）という簡易の裁判で一応の債権額を確定したに過ぎず，再生債権の実体的な確定を伴うものではないから，実体的な債権額に争いがある場合は別途訴訟に委ねることとしたものと解せられる。このことは，個人再生手続の開始決定があっても，訴訟手続は中断しないことからも窺われる。他方，個人再生の申立てを受理した裁判所（以下「再生裁判所」という。）は，再生債務者の経済生活の再生を図るため，債務額を確定し，その弁済計画を立て認可決定をするものであるから，訴訟を受理した裁判所は，再生裁判所の決定を尊重すべきであり，再生裁判所の認可した再生計画における権利の変更を無視して判決することは控えるべきであるし，また，個人再生手続で評価の申立てがなされ評価額が定められた場合，評価額を超える債権は劣後的な取扱いを受けるものではないから，同債権についても民事再生手続で定められた弁済期間内に割合的弁済が受けられるというべきである（民事再生法２３２条３項本文の反対解釈）。
(2)　そこで，前記(1)の判断を前提として以下検討することとする。被告の個人再生手続の申立て後，再生計画認可決定が確定するまでの経緯について，証拠（乙２ないし４，７）及び弁論の全趣旨によれば，被告は，２３００万円を超える負債があったことから平成１５年１１月１１日，東京地方裁判所に個人再生手続開始の申立てをし，同月２７日，再生手続開始決定がされたこと，原告は，届出期間内である同年１２月４日，再生債権の届出（元本３８６万６０２８円及びこれに対する平成１５年４月１１日から同年１１月２６日までの遅延損害金）をしたが，被告が異議を述べたため再生債権の評価の申立てをし，平成１６年２月２３日，同債権は，２１９万９７６９円（元本１９３万３０１４円，遅延損害金２６万６７５５円）であると評価されたこと，被告は，同年３月３０日，同裁判所に再生計画案を提出し，同年４月２６日再生計画は認可され（再生計画による返済計画表によると，確定債権総額２１９万９７６９円の８１．０６パーセントに相当する額を免除し，残額である１８．９４パーセントを再生計画認可決定の確定した日の属する月の翌月から３年間，毎月末日限り支払う。１円未満の端数は切り捨てるとしている。），同年５月２９日，認可決定は確定したことが認められる。
(3)前記７の認定した事実によれば，本件連帯保証債権の額は，元本３８６万６０２８円及びこれに対する平成１５年４月２１日から再生手続開始決定日の前日である同年１１月２６日までの遅延損害金５３万３５１１円の合計４３９万９５３９円であると認めることができる。これに前記(2)の再生計画における権利変更の内容を当てはめると，４３９万９５３９円について８１．０６パーセントの免除を受けるから，免除額は３５６万６２６６円となり，弁済額は８３万３２７３円となる。これを認可決定の確定日である平成１６年５月２９日の属する月の翌月である平成１６年６月から３年間，毎月末日限り支払うこととなるから，１か月当たり２万３１５０円となる（最終回は２万３０２３円）。
９　以上のとおりであるから，前記８(3)の分割返済の額の範囲で原告の請求を認容し，その余の請求を棄却することとし，主文のとおり判決する。なお，仮執行宣言は相当でないからこれを付さない。
東京簡易裁判所民事第２室
裁　判　官     小　中　澤　　　謙　　　三
別紙　　　　　請求の原因
１　原告は，貸金業法に基づき登録を受け，貸金業を営む会社である。２　原告は，Ａに対し，次のとおり金員を貸し渡した（以下「主たる債務」という。）。
(1)　貸付日　　平成１５年２月１７日
(2)　貸付金額　　４００万円
(3)　利　　率　　利息２９．０パーセント，遅延損害金２９．２パーセント
（いずれも１年を３６５日として計算）
(4)　支払方法    平成１５年３月から同２０年２月まで毎月５日限り，元金６万６０００円（最終支払元金１０万６０００円）あてを経過利息を付加して支払う。(5)　特　　約　　元利金の支払を怠ったときは，通知，催告なくして期限の利益を失い，債務全額及び残元本に対する遅延損害金を即時に支払う。３　被告は，原告に対し，主たる債務について連帯保証した（以下「本件連帯保証」という。）。
４　原告は，
(1)　Ａに対し，主たる債務の契約締結時に，別表１の事項等が記載された貸金業法１７条１項，同施行規則１３条に定める貸付契約説明書を交付した。(2)　被告に対し，本件連帯保証契約締結の際，事前に別表１及び２の事項等が記載された貸金業法１７条２項，同施行規則１４条に定める保証契約説明書（概要及び詳細）を，同契約締結時に，別表１及び３の事項等が記載された貸金業法１７条３項，同施行規則１４条に定める貸付及び保証契約説明書をそれぞれ交付した。
(3)　Ａは，別紙１元利金計算書のとおり支払い，前記２の約定の利息及び損害金並びに残余は元金に充当するものとして任意に弁済した。(4)　原告は，(3)の弁済の都度直ちに，Ａに対し別表４の事項等が記載された貸金業法１８条，同施行規則１５条に定める受取証書を交付した。５　Ａ及び被告は，前記２の元利金の支払を怠たり，平成１５年４月７日の経過により期限の利益を失った。
６　被告は，本件訴え提起後に別紙２計算表のとおり弁済した。７　よって，原告は，被告に対し，貸付残元本３８６万６０２８円及びこれに対する平成１５年４月２１日から支払済みまで，利息制限法所定内の年２１．９パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める。


平成１６年（行ケ）第５１号　審決取消請求事件
平成１６年１１月９日口頭弁論終結
判　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　　フルタ電機株式会社
訴訟代理人弁護士　　　　小南明也
訴訟代理人弁理士　　　　竹中一宣
被　　　　　　告　　　　株式会社親和製作所
訴訟代理人弁護士　　　　松本直樹
主　　　　　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
(1)特許庁が無効２００３－３５２０４号事件について平成１６年１月７日にした審決を取り消す。
(2)訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
被告は，発明の名称を「生海苔の異物分離除去装置」とする特許第２６６２５３８号の特許（平成６年１１月２４日出願（以下「本件出願」という。），平成９年６月２０日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は４である。）の特許権者である。
原告は，平成１５年５月２１日，本件特許を請求項１及び２に関し無効にすることについて審判を請求した。
特許庁は，この請求を無効２００３－３５２０４号事件として審理し，その結果，平成１６年１月７日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，審決の謄本を同年１月１７日に原告に送達した。
２　特許請求の範囲（以下，請求項１，２の発明をそれぞれ「本件発明１」，「本件発明２」という。別紙図面Ａ参照）
「【請求項１】
筒状混合液タンクの底部周端縁に環状枠板部の外周縁を連設し，この環状枠板部の内周縁内に第一回転板を略面一の状態で僅かなクリアランスを介して内嵌めし，この第一回転板を軸心を中心として適宜駆動手段によって回転可能とするとともに前記タンクの底隅部に異物排出口を設けたことを特徴とする生海苔の異物分離除去装置。
【請求項２】　前記第一回転板の表面を回転中心から周縁に向かうに従って下がり傾斜にしたことを特徴とする請求項１の生海苔の異物分離除去装置。」
３　審決の理由
別紙審決書の写しのとおりである。要するに，本件発明１は，特開昭４８－２５９６８号公報（以下「刊行物１」という。）に記載された発明（以下，審決と同様に「引用発明」という。別紙図面Ｂ参照）に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとは認められず，本件発明２も同様の理由で当業者が容易に発明をすることができたものとは認められないから，いずれも特許法２９条２項の規定に該当せず，本件特許を請求項１及び２のいずれについても無効とすることはできない，とするものである。
審決が上記結論を導くに当たり，本件発明１と引用発明との一致点・相違点として認定したところは，次のとおりである。
一致点
「筒状本体の底部に第一回転板を，対面する部材との間に僅かなクリアランスを介して設け，この第一回転板を軸心を中心として適宜駆動手段によって回転可能とするとともに前記本体の底隅部に異物排出口を設けたことを特徴とする異物分離
除去装置」
相違点
「（ａ）筒状本体が，後者（判決注・本件発明１）では，混合液タンクであるのに対し，前者（判決注・引用発明）では，第２ろ過室である点（ｂ）異物分離除去の対象が，後者では生海苔であるのに対し，前者では油な
どの液体である点
（ｃ）回転板が，後者では，底部周端縁に環状枠板部の外周縁を連設し，この環状枠板部の内周縁内に回転板を略面一の状態で内嵌めされているのに対し，前者では，底部に設けられたろ過板上を摺動する点」（以下，「相違点（ａ）」，「相違点（ｂ）」などという。）
第３　原告主張の取消事由の要点
審決は，本件発明１の要旨認定を誤り，また，引用発明の認定を誤ったため，本件発明１の「混合液タンク」と引用発明の「第２ろ過室」が一致しているにもかかわらず，これを相違点とみて相違点（ａ）を認定したものであり，かつ，相違点（ｂ）についての判断も誤っており，これらの誤りが本件発明１のみならず，その認定判断を援用している本件発明２についても，その進歩性の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，取消しを免れない。
１　相違点（ａ）認定の誤り
(1)本件発明１における「混合液タンク」について審決は，本件発明１における「混合液タンク」につき，「回転板の回転により液に渦が生じ，液中の異物が，液の渦の回転による遠心力により，液中を外方へ移動して底隅部に集積しうる程度の液位の液を保持するものであると認められる。」（審決書５頁８～１０行）と認定した。
しかしながら，本件発明１は，生海苔の異物分離除去装置の客観的な構成により特定されるものであり，その請求項１には，「混合液タンク」に一定量以上の液位の生海苔混合液を入れなければならないとの限定はない。本件発明１の「混合液タンク」にどの程度の液位の生海苔混合液を入れるかということは，あくまでも本件発明１に係る異物分離除去装置を実際にどのようにして使用するかの問題であり，本件発明１の要旨の認定とは無関係のことである。本件発明１に係る異物分離除去装置においては，回転板の回転により液に渦が生ずることはあるとしても，液中の異物が，液の渦の回転による遠心力により，液中を外方へ移動して底隅部に集積し得る場合もあれば，底隅部に集積しないで，「僅かなクリアランス」の働きのみによって，生海苔から異物を分離する場合もあってよいのである。本件発明１の「混合液タンク」は，上記いずれの場合も包含するものであり，あくまでも，生海苔混合液を蓄えることができる構造のものを意味するにすぎない。(2)引用発明における「第２シ戸過室２１」（以下，刊行物１における「シ戸過」（「濾過」の略字）との語を，本判決では「ろ過」と記載して引用する。）に
ついて


審決は，「引用発明においては，第２ろ過室内において，油中の微粒子は，ろ過刷子9の回転による遠心力によって回転筒8の内周面へ飛散するものである。そして，引用発明においても，第２ろ過室内において，本件発明１のように渦が生じる程度の液位の油が保持されているとすれば，このような異物が飛散するという作用を奏するものとは考え難い。なぜなら，このような異物が外方へ跳ね飛ばされるという作用が奏されるためには，ろ過刷子9の回転により，異物に直接遠心力が作用する程度の薄い層の状態となるように，油がろ過刷子9に供給される必要があるものと認められるからである。このことから，引用発明の第２ろ過室２１は油を貯蔵するものとはいえないから，液を貯蔵する容器すなわち「タンク」に該当するものであるとはいえない。」（審決書５頁１１～２１行）と認定判断した。しかし，この認定判断は誤りである。
(ｱ)引用発明における第２ろ過室21は，刊行物１の第１図から明らかなように，筒状を呈しており，タンクの構造を備えている。また，本件出願の願書に添付した明細書及び図面（以下「本件明細書」という。）にも，このタンクについて「また，この実施例では筒状混合液タンクの例として円筒状のものを採用したが，混合液タンクはこの形状に限定されるものではなくいかなる形状の筒状をしたものであってもよい。」（甲３号証の１【００２７】）と記載されているのであり，タンクの形状としては「筒状」であるとの限定しかない。審決が認定したとおり，「タンク」とは，「液体や気体をたくわえておく容器。水槽，油槽（オイルタンク），ガスタンクなど。」「液体や気体を貯蔵するための容器」（審決書４頁３４～３７行）である。本件発明１の「混合液タンク」に該当するかどうかは，その客観的構造から判断すべきであり，その中に液体が蓄えられている場合は「混合液タンク」であるが，液体が蓄えられていない場合は「混合液タンク」には該当しない，との判断は明らかに誤りである。(ｲ)本件発明１における「混合液タンク」も，その内部に海苔混合液を供給するものではあるものの，「海苔混合液を貯蔵する」ものではない。すなわち，同タンクに海苔混合液を供給しても，それは，一時的に蓄えられるにすぎず，クリアランスを介して下方へ流れ，最終的には，バッチ水槽１０に流れ落ち，そこで貯蔵されるのである。したがって，審決の「引用発明の第２ろ過室２１は油を貯蔵するものとはいえないから，液を貯蔵する容器すなわち「タンク」に該当するものであるとはいえない。」との前記認定によれば，本件発明１の実施例の「主タンク９０」「連設タンク６１」も「筒状混合液タンク」ではない，ということになるのである。
(ｳ)審決の「油中の微粒子は，ろ過刷子9の回転による遠心力によって回転筒8の内周面へ飛散するものである。」との上記認定は誤りである。刊行物１には，「油は第１ろ過室20より第１図の矢印A20の方向へ流れ，ろ過刷子9上へ落下し，ろ過刷子9の1500r.p.mの回転により遠心力を受け，油中の微粒子を回転筒8の内周面へ飛散せしめる。回転筒8は翼24があるので，油の流れと共に回転し，微粒子を移送しつつその孔23より外周へ排出し，蓄積した微粒子は排出管18より機外へ放出される。油は回転筒8の内周を流下しろ過刷子9とろ過板7との摩擦間隙へ流れる。」（甲３号証の３，２頁左上欄１４行～右上欄２行。下線は原告加入）と記載されている。すなわち，油（異物である微粒子を含む。）が，ろ過刷子9（回転板）上へ落下し，回転筒8の内周面とろ過刷子9の羽根10の間の空間部（以下「本件空間部」という。）に流れ込み，間隙（矢印A10の方向）の方向へ流れ，そこで精密ろ過を受ける。しかしながら，油内の微粒子は，間隙を通過することができないため，本件空間部を回転しながら，遠心力を受けて回転筒8の内周面に飛散し，回転筒8の孔23から外周へ排出されるのである（別紙参考図参照）。したがって，引用発明における本件空間部には，油（異物である微粒子を含む。）が充満された状態になっており，ろ過刷子9（回転板）の回転により渦が生じているとしか理解できないのであり，審決の上記認定判断は誤りである。
２　相違点（ｂ）についての判断の誤り
(1)審決は，「異物が飛散する引用発明において，仮に対象物として，生海苔を選択した場合には，回転板２やろ過刷子９の回転による遠心力により，固形物である生海苔自体が，異物と同様に飛散するであろうことが予想される。このように，引用発明を生海苔に適用しても，異物の除去という目的を達成できないことが予想されるのであるから，引用発明を生海苔からの異物の分離に用いようとすることは，当業者として通常考えないことであると言わざるを得ない。」（審決書６頁１～７行）と判断した。しかし，この判断は誤りである。(ｱ)刊行物１においては，「ろ過刷子9の1500r.p.mの回転により遠心力を受け」（甲３号証の３・２頁左上欄１５～１６行）と記載されているものの，これは単なる例示であり，このような高速回転でなければならないとの特段の限定はない。それにもかかわらず，審決は，引用発明について高速で回転しなければならないとの誤った先入観から，「ろ過刷子9の回転による遠心力により，固形物である生海苔自体が，異物と同様に飛散する」などと判断したのであるから，明らかに引用発明の内容を見誤っている。
(ｲ)引用発明の本件空間部には，ろ過対象物（油などの液体）が蓄えられる。そして，ろ過刷子9の回転により，本件空間部の内部に蓄えられた液体（油）がぐるぐると回転し，渦を形成し，一部は摩擦間隙を通過し，孔11を通って収液室25へ流れ，排出パイプ13より，吸引ポンプで機外へ排出される（甲３号証の３，第８図の矢印A10参照）。液体の一部は流れに沿って本件空間部を回転し，また，その一部は微粒子（異物）と共に遠心力を受けて，回転筒8の孔23からその外周へ排出される（別紙参考図［図１－１・２］参照）。


この外周に排出された液体（油）と微粒子（異物）は，外周部分に一時蓄えられ，いずれは排出管18を介して機外へ放出される（甲３号証の３，２頁左上欄２０行～右上欄１行）。また，外周へ排出された液体（油）の一部は，排出管１8を介してそのまま異物と共に機外へ放出されるものの，液体の大部分は，液体（油）自体の流動性により，第２ろ過室の中心部分，すなわち，ろ過刷子とろ過板7の間の摩擦間隙へ流れ込む。排出管18に逆止弁17（甲３号証の３・２頁左上欄５行）が設けられていることから，排出管18には微粒子（異物）を含んだ液体（油）が蓄えられるものの，この量は一部であり，その大部分は，排出管18より流出して外周に蓄積されていることが明らかである。
ろ過作業を実行している間（注入パイプ14から液体を注入し，ろ過刷子9を回転させている間）は，逆止弁17を閉鎖しているため，微粒子（異物）は液体（油）と共に排出管18に蓄積されているが，同時に外周にも微粒子（異物）と液体（油）は蓄えられていく（別紙参考図の［図２］参照）。そして，ろ過作業を終了させた段階で，逆止弁17を開放し，必要に応じて洗浄用液体（油）を供給して，機外へ液体（油）と共に，微粒子を放出するものである。液体（油）と異物の完全な分離は不可能であり，いわば，排出管18から放出する液体（油）における微粒子（異物）の濃度が相当高いという程度のものである。排出管18より回収される微粒子（異物）は，それ自体を完全に分離できるのではなく，液体（油）の中に混じった状態（但し，ろ過前に比較すれば，かなり濃度が高い状態）として回収されるのである。
審決は，異物が「飛散」するという表現のみを取り出して，異物だけが飛び散って排出管18に蓄えられると誤解しているようであるが，そのようなことは遠心分離の常識からして不可能である。
(ｳ)本件明細書においては，異物は環状枠板73，23側に「集積」すると記載されている（甲３号証の１・６欄３０行，４０行）。しかしながら，この集積は，異物のみが，生海苔混合液と完全に分離された状態で集積しているのではなく，生海苔混合液自体も外周側に蓄積され，最終的には，生海苔混合液も異物とともに廃棄物として外部に放出される。すなわち，本件発明１においては，生海苔混合液に渦が生じ，液中の異物が生海苔混合液と共に外方へ移動し底隅部に集積するというのであるから，異物のみならず，異物を含んだ生海苔混合液が，一部は環状枠板部上部に集積し，一部は開口した排出路25・連通路27の口の中に入り，排出路25，連通路27内に蓄えられる，ということである（別紙参考図【図3，4】参照）。したがって，コック261，761を開いて異物を排出する際には，当然，それと共に排出路，連通路に混入した生海苔混合液も外部へ排出されることになる。以上からすれば，引用発明の対象物として生海苔を選択した場合にも，本件発明１と全く同じ作用をすることは明らかである。(2)審決は，「引用発明は，油等の液体をろ過するものであり，微粒子等の固体を除去することにより，液体のみを得ようとするものであると認められる。それに対して，本件発明１は，生海苔と水との混合物から異物を除去するが，生海苔自体はクリアランスを通過させるものであり，すべての固体を除去することを目的とするものではない。したがって，この点からも，固体のすべてを異物として除去することを目的とする引用発明を，生海苔のような特定の固体は通過させながら，他の異物を分離する必要のある生海苔の異物分離に用いることは，当業者として通常考えない」（審決書６頁８～１５行）と判断した。しかし，この判断は誤りである。
本件発明１の前提となった従来技術（特開平６－１２１６６０号公報（甲３号証の２。以下「甲３の２文献」という。）に記載された技術）は，明らかに従来から存在するろ過装置などの公知技術を生海苔の異物除去機に転用したものである。また，生海苔の異物除去に関する先行技術（特開平３－１８３４５９号公報（甲３号証の７）においては，異物除去機を「フィルター」（ろ過器）と称している。異物分離とろ過が同一の技術分野に属することは明らかである（甲３号証の７～１３参照）。
生海苔混合液中に含まれる異物を生海苔（及び水）と分離させるために隙間を用いるという知見は公知技術であり，出願人は本件出願時においてこれを明確に認識していた（甲３号証の１【０００２】，甲３号証の２参照）。すなわち，生海苔混合液と異物の分離において隙間を利用することが公知技術であることを前提とすれば，その異物分離のための装置として，刊行物１で開示された構造を採用することは，当業者にとって容易である。
このように，「異物分離」と「ろ過」はほぼ同じ技術分野に属するのであるから，当業者が，生海苔混合液から異物を分離する装置として「ろ過」分野に属する装置である引用発明の構成を選択することは極めて容易なのである。
第４　被告の主張の骨子
１　相違点（ａ）認定の誤りについて
(1)引用発明の認定の誤りについて
刊行物１では，ろ過の対象物の油が「ろ過刷子9上へ落下し」と記載されている。刊行物１のこの表現からすれば，引用発明の第２ろ過室部分には油は僅かしか貯まっていない。少なくとも，本件発明１のように，生海苔と水との混合液（生海苔混合液）が溜まっていて，それが回転し，その液体中で重い異物が周辺に異動する，というものとは明確に異なる。
(2)本件発明１の認定の誤りについて
生海苔の異物分離器において，異物が通過できないような隙間を通すならば，異物が除去されることになるのは，ある意味で当たり前のことである。しかし，その隙間を生海苔が通過することができないことから，うまく異物分離を実施することができないというのが，現状であった。
生海苔の異物分離器についての従来技術が記載されている甲３の２文献においても，これを解決しようとする課題の記載はあるものの，うまく解決できる方策が示されてはいないのである（甲３の２文献においては，「清掃装置」によって解決されると書いてあるだけであり，いかなる清掃装置によって解決できるかについて，意味のある開示は示されていない。）。
生海苔は，極めて薄いものであるから，狭い隙間を通過させることはある程度は可能であるものの，満足できるだけの量を通過させることは極めて難しく，実際，本件発明１によって，初めて十分に実用的な生海苔の異物除去装置ができたのである。
２　相違点（ｂ）についての判断の誤りについて


引用発明において摩擦間隙を通過させる対象物は「油」であり，本件発明１においてクリアランスを通過させる対象物は「生海苔」である。刊行物１には，生海苔を通過させ得るとの知見が記載されていないのである。液体である「油」が通過していくのは，当たり前のことであり，生海苔を通過させ得るという知見とは結び付かない。
しかも，引用発明では，ろ過の対象物が油であることに応じて，その構成も作用も本件発明１とは異なる。審決が認定した相違点（ａ）のタンクの点がその一つである。遠心力の作用と隙間通過の作用を両方とも利用するという点では共通するにしても，その構成と作用には相当な相違があるのであり，引用発明によって本件発明１の進歩性が否定されることはない。
第５　当裁判所の判断
１　相違点（ｂ）についての判断について
(1)刊行物１には，次のように記載されている（甲３号証の３）。(ｱ)「中央に孔11を有するろ過板7の上面に，羽根10，翼12よりなるろ過刷子9を昇降自在に圧接せしめ，かつ高速回転せしめた液体回転ろ過機。」（１頁・２．特許請求の範囲）
(ｲ)「この発明は油などの液体の回転ろ過機に関するものである。従来，遠心力や，ろ過層を利用して油をろ過する装置が知られているが，遠心力による場合は回転板の回転数に限度があり，またろ過層による場合はろ過層面に粒子が集積して，ろ過効率の向上に難点があつた。この発明は上記の欠点を改良するもので，遠心力による分離作用と回転する摩擦間隙による分離作用とを併用し，ろ過効率を向上せしめた液体回転ろ過機を得ることを目的とする。」（１頁左下欄９～１９行）(ｳ)「下方のろ過板7の上面にテフロン製羽根10，翼12を持つたろ過刷子9（第３図，第４図）を設け，ろ過刷子9は回転板2の下側に固着したスプリング3を介して，主軸1と共に回転し，かつろ過板7上を摺動する。ろ過刷子9の周囲に，除塵用回転筒8を設け，その回転筒8は第５図，第６図に示すように，多数の孔23があけられ，羽根24を持つており，羽根24に油が当り自由に回転する。本体6は第１ろ過室20，第２ろ過室21，集液室25に区画され，第１ろ過室20には注入パイプ14と廃出管15を設け，第２ろ過室21には廃出管18を設け，集液室25にはろ過液の排出パイプ13を設ける。」（１頁右下欄１０行～２頁左上欄３行）(ｴ)「この発明の作用を説明すると，原液を原液注入パイプ14より，第１ろ過室20へ注入し，回転板２の上面へ落下させる。原液は高速回転（1500r.p.m）している回転板２の遠心力により油と荒塵に分離され，本体6内壁に飛散した荒塵は60r.p.mの除塵板22により第２図の矢印A22の方向に移送され，廃出管15より機外に放出される。油は第１ろ過室20より第１図の矢印A20の方向へ流れ，ろ過刷子9上へ落下し，ろ過刷子9の1500r.p.mの回転により遠心力を受け，油中の微粒子を回転筒8の内周面へ飛散せしめる。回転筒8は翼24があるので，油の流れと共に回転し，微粒子を移送しつつその孔23より外周へ排出し，蓄積した微粒子は廃出管18より機外へ放出される。油は回転筒8の内周を流下しろ過刷子9とろ過板7との摩擦間隙へ流れる。」（２頁左上欄７行～右上欄２行）
(ｵ)「油は第８図に示すように羽根10とろ過板7との間隙を矢印A10の方向に流れ，ここで精密ろ過を受け，孔11を通つて集液室25へ流れ，さらに排出パイプ13より，吸引ポンプ（図示していない）で機外へ吐出される。微粒子はその間隙へ入ることができず前記の如く回転筒8の外へ流れる。」（２頁右上欄８～１４行）(2)刊行物１の上記記載によれば，引用発明は，油などの液体の回転ろ過機に関するものであり，油などの液体から異物を除去することを目的とするものであって，その構成及び作用は次のとおりである。
引用発明における第２ろ過室21は，「回転板2の下側に固着したスプリング3を介して，主軸１と共に回転し，かつろ過板7上を摺動するろ過刷子9」と，「ろ過刷子9の周囲に，多数の孔23があけられ，羽根24を備えている除塵用の回転筒8」などから成る。
引用発明においては，油は第１ろ過室20から，刊行物１の第１図の矢印A20の方向へ流れ，ろ過刷子9上へ落下し，ろ過刷子9の1500r.p.mの回転により遠心力を受け，油中の微粒子を回転筒8の内周面へ飛散せしめる。回転筒8は翼24があるので，油の流れと共に同回転筒が回転し，微粒子を移送しつつ，微粒子をその孔23から回転筒の外周へ排出し，外周に蓄積した微粒子は廃出管18より機外へ放出される。一方，油は，回転筒8の内周を流下しろ過刷子9とろ過板7との摩擦間隙へ流れ，孔11を通って集液室25へ流れ，さらに排出パイプ13より，機外へ吐出される。微粒子は，上記摩擦間隙へ入ることができず，上記のとおり回転筒8の外周から機外へ排出される。


以上からすれば，引用発明に係る液体回転ろ過機に生海苔混合液を入れると仮定すると，生海苔混合液は，ろ過刷子9上に落下した後，ろ過刷子9の高速回転による遠心力を受け，同混合液が生海苔や他の異物と共に回転筒8の内周面へ飛散させられ，回転筒8は翼24があるので，生海苔混合液と共に同回転筒が回転し，生海苔や他の異物を移送しつつ，相当な量の生海苔と他の異物のいずれもその孔23から外周へ排出され，その後機外へ放出されることが予想され，生海苔異物分離器として，生海苔と異物を分離するとの機能を奏するものとは到底考えにくいものである。すなわち，引用発明における回転筒8の孔23は，刊行物１の第５図に示されるとおり，油などの液体中の異物を取り出すため，相対的にかなり大きな径の孔が多数あけられているのであり，このような回転筒8を生海苔混合液に使用すれば，その遠心力の作用も加わって，生海苔も異物もその孔23から回転筒外周へ排出されてしまうことが容易に想到されるのであり，油などの液体の回転ろ過機である引用発明から本件発明１の生海苔の異物分離除去装置を想到する動機付けがないというべきである。本件発明１は，環状枠板部の内周縁と，回転可能な第１回転板の間の略面一の僅かなクリアランス（引用発明においては，ろ過刷子9とろ過板7間の摩擦間隙がこれに対応する。）を生海苔が通過して，生海苔と異物とを分離するとの技術思想から成るものである（本件明細書の請求項１参照）のに対し，引用発明は，上記のとおり，油などの液体から異物を分離するために，まず異物を回転筒8の孔23からその外周に排出し，その後，油などの液体を上記摩擦間隙から回収するとの技術思想から成るものであるから，油などの液体から異物を分離する引用発明から，油などの液体に代わり生海苔を上記摩擦間隙から回収し，生海苔混合液中の生海苔から異物を分離する本件発明１の構成に想到することは当業者にとっても容易ではないというべきである。
審決の「異物が飛散する引用発明において，仮に対象物として，生海苔を選択した場合には，回転板２やろ過刷子９の回転による遠心力により，固形物である生海苔自体が，異物と同様に飛散するであろうことが予想される。このように，引用発明を生海苔に適用しても，異物の除去という目的を達成できないことが予想されるのであるから，引用発明を生海苔からの異物の分離に用いようとすることは，当業者として通常考えないことであると言わざるを得ない。」（審決書６頁１～７行），「また，引用発明は，油等の液体をろ過するものであり，微粒子等の固体を除去することにより，液体のみを得ようとするものであると認められる。それに対して，本件発明１は，生海苔と水との混合物から異物を除去するが，生海苔自体はクリアランスを通過させるものであり，すべての固体を除去することを目的とするものではない。したがって，この点からも，固体のすべてを異物として除去することを目的とする引用発明を，生海苔のような特定の固体は通過させながら，他の異物を分離する必要のある生海苔の異物分離に用いることは，当業者として通常考えないことであると言わざるを得ない。」（審決書６頁８～１６行）との判断に誤りはない。
(3)原告は，審決が，引用発明について高速で回転しなければならないとの誤った先入観から，「ろ過刷子9の回転による遠心力により，固形物である生海苔自体が，異物と同様に飛散する」などと判断したのであるから，明らかに引用発明の内容を見誤っている，と主張する。
しかし，刊行物１には，「ろ過刷子9の1500r.p.mの回転により遠心力を受け」（甲３号証の３・２頁左上欄）と記載されていることからすれば，この回転数が単なる例示として記載されたものであるとしても，引用発明のろ過刷子9の回転は，遠心力を生じさせ，異物を回転筒8に飛散させることを目的としたものと認められるのであるから，引用発明に生海苔混合液を用いれば，同混合液中の生海苔も異物と同様に飛散することになるとした審決の判断に誤りはない。原告は，引用発明において，液体（油）と異物の完全な分離は不可能であり，いわば，排出管18から放出する液体（油）における微粒子（異物）の濃度が相当高いという程度のものであるから，審決は，異物が「飛散」するという表現のみを取り出して，異物だけが飛び散って排出管18に蓄えられると誤解している，と主張する。
しかし，引用発明に係る液体回転ろ過機に生海苔混合液を入れるとすれば，相当な量の生海苔が異物と共に回転筒8の外周に排出され，排出管18に蓄えられることが問題なのであり，排出管18に蓄えられた生海苔や異物と液体とが完全に分離されないまま蓄えられているかどうかは，本件発明１の容易想到性についての判断とは無関係のことであり，原告の主張は失当である。原告は，また，本件発明１においては，異物のみが生海苔混合液と完全に分離された状態で集積しているのではなく，生海苔混合液自体も外周側に蓄積され，最終的には，生海苔混合液も異物とともに廃棄物として外部に放出されるから，引用発明の対象物として生海苔混合液を選択した場合にも，本件発明１と全く同じ作用をすることは明らかである，と主張する。
しかし，引用発明に係る液体回転ろ過機に生海苔混合液を入れるとすれば，相当な量の生海苔が異物と共に回転筒8の外周に排出され，排出管18に蓄えられることが問題であることは上記のとおりであり，原告の主張は上述したところと同様の理由により失当である。また，そもそも，本件発明１においては，「この環状枠板部の内周縁内に第一回転板を略面一の状態で僅かなクリアランスを介して内嵌めし，この第一回転板を軸心を中心として適宜駆動手段によって回転可能と」（請求項１）していることから，生海苔が上記クリアランスを通過することにより，生海苔と異物を上記クリアランスで分離し，その上で，異物が外周側に蓄積されるのであるから，上記クリアランスに相当するろ過刷子9とろ過板7との間の摩擦間隙に到達する前に，遠心力と円転筒8の孔23により，回転筒8の外周に生海苔と異物とが分離されることになる引用発明とは明らかに異なるものである。引用発明と本件発明１とが全く同じ作用をするとの原告の上記主張はこの点からも採用することができない。
(4)原告は，生海苔混合液と異物の分離において隙間を利用することが公知技術であることを前提とすれば，その異物分離のための装置として，刊行物１で開示された構造を採用することは，当業者にとって容易である，とか，「異物分離」と「ろ過」はほぼ同じ技術分野に属するのであるから，当業者が，生海苔混合液から異物を分離する装置として「ろ過」分野に属する装置である引用発明の構成を選択することは極めて容易である，とか主張する。