イ号方法は、文言上又は均等により、本件工法発明の技術的範囲に属する。(一)　本件工法発明①とイ号方法①は、同一である。(1)　イ号方法①ａにおける「地盤の表層側」であっても、本件工法発明①ａにいう「地盤中」であることには変わりなく、また、イ号方法①ｂにいう「スタンドパイプ」は本件工法発明①ｂの「ケーシング」に含まれる。また、本件工法発明①ｂにいう「ケーシング内」とは、ケーシングの円周の内側という趣旨であって、イ号方法①ｂの「スタンドパイプの下方」であってもその円周の内側であることには変わりない。
さらに、本件工法発明①ｃにいう「その底部」とは、①ｂにおいて「掘削し」た穴の底部の意味であるから、イ号方法①ｃにおける「掘削によって形成された杭孔の底部」はこれに該当する。
(2)　被控訴人は、本件工法発明①はベノト工法について記載したものであるから、リバース工法であるイ号方法①とは同一でない旨主張している。しかしながら、請求項の文言自体に含まれるものは、特段の事情がない限り、特許発明に含まれるもので、実施例に限定されるものではない。本件工法発明は、「支持真柱の建込み施工を一層容易かつ迅速に行えるようにすることを目的とするもので」（本件特許公報（甲第一二号証）２欄二〇行ないし二二行）、掘った穴に支持真柱を建込むことが目的であるところ、リバース工法もベノト工法も、いずれもそれ自体は本件工法発明以前から周知の掘削方法であり、いずれの工法によっても支持真柱を建込むための穴を掘削することができるものであるから、本件工法発明は、ベノト工法のものに限定されるものではない。
(二)　本件工法発明②（本件装置発明②・③）とイ号方法②（イ号装置②・③）は、同一である。
(1)　本件各発明において回転台を回転させるのは、支持真柱の回転位相について、数度の回動範囲で微調整を行うために設けられているものであり、「三六〇度」という用語により意味しようとしたことは、実際に三六〇度という量の回転をさせるということではなく、垂直軸線回りに回転調節自在という「回転の性状」を強調したにすぎない。
(2)　すなわち、支持真柱建込み装置の設置に当たっては、建設現場の作業地盤床平面上で設計内容に従って支持真柱を建込む位置を定め（墨だし）、これに合わせて同装置を設置し、次に、設置された支持真柱建込み装置の前後及び左右方向移動調節機能を利用して、後に支持真柱が貫通した時の支持真柱の芯に相当する装置上の位置が設計上支持真柱の芯の位置すべき所定位置に合致するよう位置決め（芯出し）するものである。そして、支持真柱を吊り下げた段階では、支持真柱の上側を真柱ガイド装置により保持し、支持真柱の真柱ガイド装置による保持位置よりも下側を複数組の調節ジャッキで保持することにより、支持真柱の垂直性を確保するのである。どぶづけは、傾斜計により支持真柱の垂直性を確認しながら行うが、支持真柱を吊り下げた後、どぶづけする前に、調節ジャッキを調整して支持真柱の垂直性を確保し、さらに、どぶづけ後にも、支持真柱の建込精度を確認し、許容誤差におさまるように調節ジャッキを調整するのである。かかる作業を行っても、許容誤差におさまらない場合は、支持真柱建込み装置を作動させ、支持真柱自体の①ＸＹ平面上の位置、②回転位相を修正するのである。このような、支持真柱を吊り下げた段階で行う芯出しは、昀後の微調整であるから、この段階で行われるのは、回転角度一度以下ないし数度の回転である。特許請求の範囲の記載が実際に三六〇度だけ回転することを意味すると解することは、このような当業者の技術常識にかんがみると、不合理である。
(3)　この点は、本件特許権の出願手続において、拒絶理由通知に引用された引用例１、２（以下「本件引用例１、２」という。）の内容からも明らかである。
本件引用例１（特開昭四八ー一五三一一号公報。乙第一二号証の二）では、ケーシングチューブの上端にブラケット（Ａ）を固定する時にその位置決めに当って第１１図に示されている長孔１９とボルト２１を用いている。すなわち、ケーシングチューブ（Ａ）の上端の４箇所にブラケット（Ａ）が固定されるが、チューブの円周上のブラケット固定位置を昀終的に調整するために長孔１９の円弧の長さ分だけブラケット固定位置を円周上で変えることができる。この調整はチューブの円周上４箇所でそれぞれ別々になされる。この４箇所の調整を行った上で、ブラケット（Ａ）上にジャッキ（Ｂ）を戴置し、その上に井桁に組んだ位置決め枠（Ｃ）を戴置するので、結果的に位置決め枠（Ｃ）の回転方向の位置を調整したことにはなる。ただし、この調整は鋼管柱を吊り降ろす前の、位置決め枠（Ｃ）を戴置する段階での調整である。引用例１ではガイドパイプ（Ｄ）を介して鋼管柱を吊り降ろしてからも長孔１９とボルト２１の調整を行うのかどうか明らかではないが、もしそのような調整を行うとしたら、その場合調整は四箇所のボルトについて同時にはできないから、一つ一つのブラケットごとに行うこととなる。そうすると回動の軸は調整しようとする長孔・ボルトのあるブラケットと対向するケーシングチューブの反対側に固定されたボルト２１を軸として回動することになり、ブラケットごとに回動の軸が異なる。
また、本件引用例２（特公昭五三ー三五三六三号公報。乙第一二号証の三）では、トラニオン装置の軸受８が上部固定台上をねじ杆８ａによって摺動するようになし、第４図の左右の軸受８を固定台上を相反方向に摺動させることによってトラニオン装置全体をわずかに旋回させることが開示されている（３欄二三行ないし三七行）。しかし、この旋回も左右の軸受８を別々に摺動して行うものであり、トラニオン装置が一つの中心軸線のまわりに正確な円回転をすることはできない。そして、「回転」という用語は、「くるくるまわること。また、まわすこと」あるいは「休止せず、たえず活動・活用しつづけること」（広辞苑第五版四四二頁）と定義されており、必ずしも所定位置の垂直軸線の回りに回転するということが一義的に明確とはいえない。


これらによれば、本件特許権の出願人のした「三六〇度回転」との手続補正（乙第一三号証）が、本件引用例１、２の回動や旋回による調整に対して、本件各発明の回転台による回転が中心軸線の回りの正確な円軌道上の回転であるという点における差異を更に強調するためにしたものであることは、明らかである。なお、昭和五九年五月二三日付け意見書（乙第一四号証の一）には、「わずかな角度回動できるだけ」という記述もあるが、右の記載は、全体として本件引用例１が長孔１９を介した自在板２０の回転であり、本件引用例２は対向する軸受８の相反方向への移動による回転であることの指摘に意味があり、本件引用例の回転角度がわずかであることが本件各発明との差異であることを意味するものではない。(4)　また、本件特許公報中の「ケーシンク孔内のどのような偏心位置にでも真柱を建込むことができる」との効果（甲第一二号証６欄二行、三行）は、装置をケーシング孔の中の偏心した位置に設置できることから生じる効果であり、偏心位置への建込みであっても支持真柱の回転位相の調節量が微小であることはケーシング孔内の中心位置に建込む場合と同じである。したがって、右の効果を理由として本件特許権の出願人が本件各発明の構成要件に三六〇度にわたって回転できるという内容の要件を加えなければならなかったと解することはできない。(5)　そして、イ号方法に使用されるイ号装置には、旋回輪軸受６ａがあり、その支持架台（調整台）６は垂直軸線回りを±八度の範囲で回転することができるものである。
(6)　したがって、イ号方法（及びイ号装置）は、「三六〇度回転調節自在」（及び「三六〇度回転自在」）との要件を満たすものである。(三)　本件工法発明③とイ号方法③は、同一である。イ号方法③ａは、イ号装置の支持架台を貫通して支持真柱をスタンドパイプ内に吊り下げて支持真柱の下端部を打設コンクリート中にどぶづけすることにほかならず、「イ号装置の支持架台」が本件工法発明③ａの「この装置」、「スタンドパイプ」が同「ケーシング」にそれぞれ相当するから、本件工法発明③ａを充足する。また、イ号方法③ｂは、「イ号装置の支持架台」が本件工法発明③ｂの「支持真柱建込み装置」に相当し、「所定の高さに調節自在に支承」とは本件工法発明③ｂの「高低調節自在に支承」ということにほかならないから、本件工法発明③ｂを充足する。
(四)　本件工法発明④（本件装置発明⑤）とイ号方法④（イ号装置⑤）は、同一である。
本件工法発明④ａでは「基部が摺動自在」としているのに対し、イ号方法（イ号装置）では、ガイドアームの基部が支持架台に固定されている一方、ガイドアームが基部側アームブロックとアーム長固定用の中間アームブロックとガイドローラ支持用の先端側アームブロックとをボルト締めで一体に組み立てて構成され、あらかじめ用意された複数組の中間アームブロックの中から使用する構真柱の型状・寸法に対応した特定の中間アームブロックを選択して組み立てることにより、組み立てられたガイドアームのアーム長が所要長に設定されるものであるが、イ号方法（イ号装置）は、均等論により、本件工法発明（本件装置発明）の技術的範囲に含まれる。
(1)　すなわち、本件工法発明④ａ（本件装置発明⑤）の真柱ガイド装置は、建込み装置を貫通する支持真柱をガイドする機能を有する。アームが起倒自在であることによって、支持真柱をクレーンで吊り下ろす時にはアームを起して開口を十分広くとることができ、また、ガイドローラによって支持真柱をガイドをする時にはアームを倒してローラ間の開口の大きさが支持真柱のサイズに合致するように調節することができる。この点において、イ号方法④ａ（イ号装置⑤）は本件工法発明④ａ（本件装置発明⑤）と合致している。
一方、両者の相違点は、建込み装置が様々なサイズの支持真柱に対応することができるように、アームを倒した時のガイドローラ間の開口のサイズを変更する手段に関するものである。本件工法発明④ａ（本件装置発明⑤）は、アームの基部を移動自在にしてガイドローラ間の開口サイズを調整するのに対し、イ号方法④ａ（イ号装置⑤）では、アームを分割して長さの異なる中間アームブロックをあらかじめ準備することによって同一の目的を達している。
本件各発明は、一本の支持真柱を建込む一連の作業を正確かつ容易、迅速に行えるようにする手段であることに発明の本質があるが、右の相違点は、同じ装置が異なるサイズ、形状の支持真柱にも適用できるために設けられた本件各発明の本質ではないところの手段に関する相違である。
したがって、本件では、相違部分が特許発明の本質的部分ではないとの均等の第一要件を満足している。
(2)　右(1)のとおり、本件各発明は個々の支持真柱の建込み作業を正確かつ容易、迅速に行うことを目的とし、そのような作用効果を有するものであるところ、右相違部分は個々の支持真柱の建込み作業とは関係のない構成であり、しかも、両者は支持真柱建込み装置が異なるサイズ、形状の支持真柱に適用できるための手段であることにおいても同一であるから、右置換によって本件各発明の目的、作用効果に何らの差異が生じることもない。
したがって、本件では、相違部分の置換によって特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するとの均等の第二要件を満足している。(3)　本件特許明細書の開示（甲第一二号証６欄八行ないし一三行）により、当業者は、本件各発明においてアームの基部を移動させる構成の目的が、異なるサイズ、形状の支持真柱に適用するために、アームを倒した時のガイドローラ間の開口のサイズを変更することにあることを理解する。本件各発明を知る当業者にとっては、アームの基部の移動によってアームの実効上の長さを調節する代りに、アーム自体を分割して長さを可変とすることは容易に考え得ることである。したがって、本件では、置換が当業者にとって侵害行為時において容易に想到することができるとの均等の第三要件を満足している。
(4)　本件引用例１、２には、そもそもレールを介した上部台車、下部台車、上部台車上の中心軸線の回りに回転する回転台の組合せによる装置が開示されていない。しかし、イ号方法、イ号装置には本件各発明と同じくこれらの組合せの構成が用いられているから、イ号方法、イ号装置が本件各発明の出願時に本件引用例１、２から容易推考されるものではない。
したがって、本件では、対象工法及び製品が特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考することができたものではないとの均等の第四要件を満足している。


(5)　イ号方法④ａ（イ号装置⑤）と本件工法発明④ａ（本件装置発明⑤）との前記相違点は、本件特許権の出願人が手続補正によって加えた内容に関する相違ではなく、出願当初の特許請求の範囲に記載された内容に関する相違であるから、本件では手続補正に基づいて包袋禁反言を論じる余地はない。したがって、本件では、対象工法及び製品が特許出願手続において意識的に特許請求の範囲から除外されたものに当たるなどの特段の事由の不存在という均等の第五要件をも満足している。
(五)　本件工法発明⑤とイ号方法⑤は、同一である。
６　イ号装置についての侵害の成否
イ号装置は、前記５と同様の理由で、本件装置発明の技術的範囲に属する。(一)　本件装置発明①とイ号装置①は、同一である。(二)　本件装置発明②・③とイ号装置②・③は、同一である。その理由は、前記５(二)のとおりであり、イ号装置③の支持架台は垂直軸線回りを±八度の範囲で回転することができるから、本件装置発明③の「三六〇度回転自在」の要件を充足する。
(三)　本件装置発明④とイ号装置④は、同一である。イ号装置では、支持架台上の構真柱支承用ジャッキが設けられているから、本件装置発明において回転台上に支持真柱支承用ジャッキを設けていることと同一である。(四)　本件装置発明⑤とイ号装置⑤は、同一である。その理由は、前記５(四)のとおりであり、少なくとも、イ号装置は、均等論により、本件装置発明の技術的範囲に含まれる。
７　損害
被控訴人は、イ号装置を、本訴提起（平成六年三月九日）までの間に、少なくとも六台販売しているところ、その販売価格の合計は、四八一六万六六六五円であり、被控訴人は、その五〇パーセントに当たる二四〇八万三三三二円の利益を得ている。これは、控訴人が本件特許権侵害行為によって被った損害額と推定される。８　予備的請求ー準委任契約違反の債務不履行又は信頼関係違反の不法行為(一)(1)　控訴人は、長年ビルの基礎となる構真柱の建込工事を手掛け、工法にも種々の工夫をこらし、「北辰式工法」として大手建設業者や設計者にも信用を得てきた。特に、控訴人代表者である【Ａ】が昭和五五年春頃までに開発、完成した本件装置発明は、構真柱のＸＹ平面上の位置、高さ、垂直性、回転位相を正確かつ容易、迅速に調整することを可能とした、従来にない画期的な発明であり、当時、控訴人以外には、このような装置を用いて正確、安全、迅速にビルの基礎となる構真柱の建込みを行っていた例はなかった。
(2)　本件装置発明は、前記１のとおり、昭和五五年五月三〇日に特許出願され、昭和五七年一月五日に出願公開され、昭和五九年一〇月一二日に出願公告された後、昭和六〇年五月二七日に特許登録された。
(3)　しかし、控訴人としては、自ら工事を請負うのが本業であり、この発明を独占的に使用することによって重要なビルの基礎工事の請負を増加させることができるので、他社にこれを実施許諾することはなかった。(二)(1)　控訴人は、昭和五七年八月頃、被控訴人に対し、本件装置発明に係る装置（以下「控訴人装置」という。）の下請製造を依頼した場合にどの程度の金額で控訴人装置の製造が可能かにつき、見積りを依頼した。被控訴人は、その頃、控訴人の許諾を得て控訴人装置を解体し、図面を作成し、見積書を提出した。
(2)　これにより、控訴人・被控訴人間には、被控訴人が、控訴人装置を解体の上、図面を作成すること、そして被控訴人が入手・作成する情報及び図面（以下「本件情報及び図面」という。）を見積りに必要な範囲でのみ使用し、見積り以外の目的で使用しないとの準委任契約が成立したというべきである。(3)　仮に、右(2)の準委任契約の成立が認められないしても、控訴人が被控訴人に控訴人装置の解体、図面作成を許したのは、両者間の信頼関係に基づくものであり、本件情報及び図面を見積り以外の目的に流用することは、信頼関係に背くもので、著しく信義に反し不誠実であって、不正競争とも評すべきものであるから、条理上も、被控訴人は本件情報及び図面を目的外に流用しないという義務を負う。
(三)　しかるに、被控訴人は、鹿島建設と共謀し、平成元年八月頃から、控訴人との契約上の義務又は信頼関係に基づく義務に違反して、本件情報及び図面を目的外に使用し、控訴人装置に代替し、これと競合し得るイ号装置を設計した。(四)　被控訴人の社員【Ｆ】は、その陳述書（乙第二九号証、乙第三二号証）において、イ号装置は既存の構真柱建込み装置（乙第一〇号証）を改良したものである旨述べるが、乙第一〇号証の機械は、「微調整をＸーＹ軸のフレームで位置決めしていた」（乙第二九号証３頁下から４行目）のもので、構真柱のＸＹ平面上の位置、高さ、垂直性、回転位相のすべてを正確かつ容易、迅速に調整できるものとはいえないし、この装置をいくら眺めてみても、「ベースフレームと下部台車と上部台車で、回動可能な支持架台と複数組の真柱ガイドを備えている」装置に想い到ることはない。
(五)　被控訴人の営業担当社員だった【Ｇ】は、右【Ｆ】の設計行為が、事実上控訴人装置の模倣（真似）であった旨供述しており（甲第七号証）、被控訴人代表者【Ｄ】は、一度は謝罪をしてきたものである（甲第八号証）。(六)　被控訴人が鹿島建設と共謀の上、前記イ号装置の原型となる図面を作成したことは、鹿島建設が、平成三年六月二八日、被控訴人の作成した右図面とほとんど同一の図面を用いて特許出願したこと（甲第四三号証の図２ないし図４）、控訴人が被控訴人に右図面の提供を求めた際、被控訴人が鹿島建設から止められているとの理由で図面の提供を断ったこと（甲第二六号証の二）、控訴人が鹿島建設と交渉する過程で控訴人の求めに応じて同社から図面の提供があったことから、明らかである。
(七)　被控訴人は、イ号装置を製造し、平成二年八月頃までに、鹿島建設（又は鹿島建設を含む聖路加国際病院第三街区建設工事共同企業体）に納入した（甲第九号証）。
(八)　控訴人は、右被控訴人の債務不履行又は不法行為により、工事受注の機会を失い、少なくとも前記７の請求額以上の損害を被った。
９　まとめ


よって、控訴人は、被控訴人に対し、イ号装置の製造、使用、販売行為の差止め、及びイ号方法の使用の差止め、並びに特許侵害（予備的に、準委任契約違反の債務不履行又は信頼関係違反の不法行為）による損害金二四〇八万三三三二円及びこれに対する請求後（又は不法行為後）である平成六年八月九日から支払済みまで年六分（原審での請求は年五分）の割合による遅延損害金の支払を求める。
二　請求原因に対する認否及び被控訴人の主張
１　請求原因１（本件各発明）は認める。
２　同２（本件各発明の分説）は争う。
３　同３（イ号方法、イ号装置）は争う。
イ号方法、イ号装置は、控訴人による付加、変更、削除前の別紙物件目録の記載により表現されるべきである（控訴人による付加、変更、削除箇所は、別紙物件目録において、右線、二本線等により表示されている。）。また、控訴人が主張する「下部ジャッキ」は、平成元年ないし平成二年当時、いまだ考案されておらず、当時のイ号工法、イ号装置では全く使用できるはずがないものである。
４　同４（イ号方法、イ号装置の分説）は争う。
５(一)　同５（イ号方法の侵害の成否）(一)は争う。ベノト工法では、ケーシングを用いてその中を掘削するが、リバース工法では、ケーシングを用いない。リバース工法で用いられるスタンドパイプは、ケーシングとは、用途、機能を全く異にするものである。本件工法発明①は、ベノト工法について記載したものであるから、リバース工法であるイ号方法①とは、同一ではない。
(二)　同５(二)は争う。
(1)　一般人の常識からすれば、「三六〇度回転調節自在」なる文言は、零度ないし三六〇度の範囲内において、回転が自由にできて、その範囲内の調節が可能であるという意味に理解され、「三六〇度」なる表現は、「回転の度合」を示す表現である。
「回転運動」の定義を見ると、「物体または質点系が、相互間の相対的位置を変えず、一定直線〈回転軸〉の周囲を回転する運動」とされている（広辞苑）。つまり、「中心軸線の回りを回転する」ことが、「回転運動」を表すのであって、「三六〇度」なる形容詞が「中心軸線の回転」を意味するなどということは、言語矛盾である。
(2)　控訴人主張の本件工法発明における吊り下げ前の芯出しは、本来の構真柱の芯出し作業のための準備段階におけるケーシング装置の芯出し等にすぎない。
(3)　仮に、右解釈が認められないとしても、イ号工法、イ号装置のように、構真柱建込機がわずかな角度範囲でしか回動しないものは、本件特許権の出願手続において、特許請求の範囲から意識的に除外されたものである。すなわち、当初の本件各発明の特許願書（乙第一一号証）では、特許請求の範囲第一項において、「回転調節自在」と表示していたが、拒絶理由通知（乙第一二号証の一）を受けたため、手続補正書（乙第一三号証）により、「三六〇度回転調節自在」、「三六〇度回転自在」と補正した結果、特許性が認められたものである。右手続補正書と同時に提出された意見書（乙第一四号証の一）においても、本件引用例１、２について、「また上部台車７上に三六〇度回転自在に装置した回転台１０の構成もない。すなわち、第１引例は、・・・わずかな角度回動できるだけであり、また第２引例は、・・・わずかな角度回動できるだけである。」（四頁一五行ないし五頁一行）と述べられ、さらに、本件各発明につき、「また作用効果においても、・・・回転台１０は上部台車７に対して三六〇度回転自在にしたから、別紙参考資料思料に示すように掘削孔に対して大きく偏心した位置にも支持真柱を正確にセットすることができる。」（七頁一二行ないし一八行）と述べられている。(4)　控訴人は、本件引用例１、２においては、軸線がずれて回動する旨主張する。
しかしながら、本件引用例１（乙一二号証の二）の記載によると、「ブラケット（Ａ）・・・をケーシングチューブの内周面に係止し、・・・フックボルト(21)、(22)で固定する。この際ブラケットは正しい位置に設置されるように夫々ブラケットの芯を直交する二つの通芯に合うよう設置し、昀後の微動調整は、自在板(20)を長孔(19)、(19)を介して回動することによって行い、ボルト(21)によって固定する」（三頁右上欄末行ないし左下欄八行）としている。この記載及び第一一図、第一二図から明らかなとおり、自在板(20)は、ブラケットの芯を通り、直交する二つの通芯の交点を中心として円弧を描く回動を行うものである。次に、本件引用例２（乙第一二号証の三）の場合も、第四図の左右の軸受(8)を固定台上を相反方向に摺動させることによって、トラニオン装置全体をわずかに旋回させる場合、相反方向に摺動する「Ｐ１」、「Ｐ２」の二点を結ぶ直線の中点が回転運動の中心点となっていることは、明白なことであり、軸線がズレて回動するわけではない。
(三)　同５(三)は争う。
本件工法発明③ａとイ号方法③ａは、動的状態で比較すると、全く異なり、同一ではない。
(四)　同５(四)は争う。
本件工法発明④ａにおける「挟持」とは、「挟持とは、挟んだ状態で支持すること。（例）電池が左右のバネで挟持される。加工物が万力に挟持される」（特許技術用語委員会編「特許技術用語集」（日刊工業新聞社発行）三一頁）、「挟む」とは、「物と物との間にさし入れて両側から固定する。物と物との間に入れて落ちないようにする。」（広辞苑第五版二一三五頁）とされていることから明らかなように、「物と物との間に入れて落ちない状態で支持すること」である。動的観点からガイドローラの作用機能を考察すれば、本件各発明における「ガイドローラ付アーム基部の摺動自在」ということは、「支持真柱の直接的挟持」を目的とするもので、本件各発明にとって、極めて重要な構成要素であり、単なる「間隔を調節する」等の形式的単純な操作ではない。
これに対し、イ号工法、イ号装置では、当該建込みの対象となる支持真柱の断面型状・サイズに対応したゲージ枠を選定し、このゲージ枠のサイズに対応して、ガイドアームの長さも決定される。そして、この決定された長さによるアームは、単にゲージ枠を支承すれば足りるのであって、支持真柱を挟持する作用など行う必要がないのである。


このように、本件各発明とイ号方法、イ号装置とでは、「ガイドアーム」の作用効果が基本的に異なっているものであり、その間に均等が成立することはない。６　同６（イ号装置の侵害の成否）については、いずれも争う。(一)　本件装置発明②・③とイ号装置②・③との対比についての認否、主張は、前記５(二)のとおりであり、イ号装置③は、本件装置発明③の「三六〇度回転自在」の要件を充足しない。
(二)　本件装置発明⑤とイ号装置⑤との対比についての認否、主張は、前記５(四)のとおりであり、均等が成立することはない。７　同７（損害）は争う。
８　同８（予備的請求）(一)のうち、(1)は争い、(2)は認め、(3)は不知。同８(二)のうち、(1)は認め、(2)、(3)は争う。同８(三)ないし(六)及び(八)は争い、(七)は認める。昭和五七年八月頃、被控訴人の社員【Ｆ】が、控訴人代表者【Ａ】の依頼で、控訴人装置製作のための見積書と図面を作成した事実は存在したが、結局、控訴人装置の製造の発注は行われず、そのままとなってしまったものであり、その後、被控訴人がイ号装置の製造のためにその図面等を冒用ないし模倣した事実はない。そもそも、イ号装置は、控訴人装置がベノト工法を採用しているため、リバース工法を施工する必要があった聖路加病院建設基礎工事には採用することができなかったことから、考案されたものであり、控訴人装置を模倣するなどという発想が湧いてくるはずはないことである。
理                  由
一本件特許権侵害の主張について
１　まず、イ号方法が本件工法発明②の「三六〇度回転調節自在」を充足するか、イ号装置が本件装置発明③の「三六〇度回転自在」を充足するかどうかついて検討することとする。
(一)　請求原因１（本件各発明ー特許請求の範囲第１項、第２項の記載）は当事者間に争いがない。
(二)　これら本件各発明の特許請求の範囲の記載によれば、「三六〇度回転調節自在」、「三六〇度回転自在」は、文言上、回転台が三六〇度にわたって回転し得るものであるという回転の度合を示すものと認めるのが自然であるというべきところ、本件特許公報（甲第一二号証）の発明の詳細な説明及び図面には、「三六〇度回転調節自在」等が、控訴人の主張するように、実際に三六〇度という量の回転をさせるという回転の度合ではなく、垂直軸線回りに回転調節自在、回転自在であるという回転の性状のみを意味するものと解すべきことをうかがわせる記載はない。また、墨だし、これに合わせての支持真柱建込み装置の設置、支持真柱建込み装置の前後及び左右方向移動調節機能を利用しての芯出しにより、支持真柱を吊り下げた段階で微調整のために行われるのは実際には回転角度一度以下ないし数度の回転であるとの点も、右「三六〇度回転調節自在」等を、回転の度合ではなく、垂直軸線回りに回転し得るという回転の性状を意味するものであると解すべき事情とは認められない。
２　また、「三六〇度回転調節自在」、「三六〇度回転自在」が回転台の三六〇度にわたる回転の度合を意味することは、出願経過を参酌することによって、より明らかである。
(一)　すなわち、乙第一一号証、乙第一二号証の一ないし三、乙第一三号証、乙第一四号証の一、二、乙第一五号証によれば、次の事実が認められる。(1)　【Ａ】が本件特許権について出願をした際における特許請求の範囲は、次のとおりであった。
特許請求の範囲第１項
「地盤中にケーシングを圧入し、そのケーシング内を掘削し、その底部に鉄筋コンクリート基礎を打設してから、前後および左右に移動調節自在にして、かつ回転調節自在な支持真柱建込み装置を地盤上に設置し、この装置を貫通して支持真柱を前記ケーシング内に吊り下げて支持真柱の下端部を前記打設コンクリート中にどぶづけし、前記支持真柱建込み装置と、支持真柱とケーシング間に配置した複数組の調節ジャッキにより支持真柱の芯出しを行った後、前記打設コンクリートの養生を行うことを特徴とする支持真柱建込み工法。」
特許請求の範囲第２項
「ベースフレーム上に一方向に移動自在にして固定位置が調節できる下部台車を設け、この下部台車上に下部台車の移動方向と直交する方向に移動自在にして固定位置が調節できる上部台車を設け、この上部台車上に回転自在にして固定位置が調節できる回転台を設け、この回転台上に放射方向に移動自在にして固定位置が調節できる複数組の真柱ガイド装置を設けてなる支持真柱建込み装置。」(2)　右出願に対して、特許庁審査官は、拒絶理由通知書（乙第一二号証の一）を発した。その内容は、右出願に係る発明は、本件引用例１、２に基づいて容易に発明することができたものと認められるというものであった。(3)　本件引用例１は、地下柱の建込み方法及び建込み装置に関するものである。本件引用例１では、ケーシングチューブを用いて地下孔を掘削し、地下孔の底部に基礎コンクリートを充填した後、ケーシングチューブの上部にブラケットを固定し、その上に自在板を取り付け、さらに、その上にジャッキと井桁状の位置決め枠を載置し、位置決め枠の中央部に、円孔を有する角形板体並びに貫通孔及び切り込みガイドを有する位置決め用テンプレートを設置し、リブ付きガイドパイプを、リブを右切り込みガイドに嵌入し右貫通孔を通って降下させ、ガイドパイプをその下にある鋼管柱と結合することによって、正しい位置に地下柱を建て込む方法及びそのための装置が開示されていた。右自在板は、正確な位置決めを可能にするために回動するようになっていたが、その範囲は、右自在板に切られた長孔の範囲であり、回動する範囲は限られたものであった。
本件引用例２は、地下柱の建込み方法に関するものである。本件引用例２では、地表に独立に自立して設置される固定台と、固定台の水平レベルを調整する水平レベル調整手段と、固定台の中央部に形成された鋼管柱を垂直方向に案内するための外枠内枠とからなり、外枠内枠の水平面内の直交する二方向の移動及び水平面内の回転を行う手段を設け、外枠内枠の水平面内において位置調節を可能としたことを特徴とする地下柱の建込み装置が開示されていた。右装置において、右回転は、鋼管柱を建て込む前又は建て込んだ後に行われるが、固定台上の対向する軸受本体を相反する方向へ移動させることによって行われるもので、その回転する範囲は限られたものであった。


(4)　右拒絶理由に対して、【Ａ】は、手続補正書（乙第一三号証）を提出して、特許請求の範囲を、前記第二の一１(一)記載のように補正した。そして、昭和五九年五月、意見書（乙第一四号証の一、二）を提出し、本件各発明が進歩性を有する理由の一つとして、本件引用例１、２においては、わずかな角度回動することが開示されているのみであるが、本件各発明においては、三六〇度回転自在であるから、そのような三六〇度回転自在である構成は、本件引用例１、２にはない旨主張した。
(5)　その結果、昭和六〇年五月に特許請求の範囲が前記第二の一１(一)のとおりである本件特許権が成立した。
(二)　控訴人は、右手続補正は、本件引用例１、２の回動や旋回による調整に対して、本件各発明の回転台による回転が中心軸線の回りの正確な円軌道上の回転であるという点における差異を更に強調するためにしたものであり、右意見書の「わずかな角度回動できるだけ」という記載は、全体として本件引用例１が長孔１９を介した自在板２０の回転であり、本件引用例２は対向する軸受８の相反方向への移動による回転であることの指摘に意味があり、本件引用例の回転角度がわずかであることが本件各発明との差異であるという意味ではない旨主張するが、これらの主張は、右手続補正書や意見書の記載から離れた不自然な解釈といわなければならず、到底採用することができない。
３　以上によれば、本件工法発明②の「三六〇度回転調節自在」、本件装置発明③の「三六〇度回転自在」は、文字どおり「三六〇度の回転」を意味するものと認められる。
４　イ号方法、イ号装置における構真柱建込機が中心角±八度の角度範囲においてのみ回動するものであることは、当事者間に争いがない。したがって、イ号方法が本件工法発明②の「三六〇度回転調節自在」を充足するとは認められず、イ号装置が本件装置発明③の「三六〇度回転自在」を充足するとも認められない。
５　なお、前記２(一)に認定の事実によれば、イ号方法、イ号装置のように、構真柱建込機がわずかな角度範囲でしか回動しないものは、本件特許権の出願手続において、特許請求の範囲から意識的に除外されたものと認められ、イ号方法、イ号装置において中心角±八度の角度範囲においてのみ回動する点が「三六〇度回転調節自在」、「三六〇度回転自在」のものと均等であると認めることもできない。６　そうすると、本件特許権侵害を理由とする控訴人の請求は、その余の点について判断するまでもなく、いずれも理由がない。
二　準委任契約違反の債務不履行又は信頼関係違反の不法行為の主張について１　控訴人は、昭和五七年八月頃、被控訴人に対し、控訴人装置の下請製造を依頼した場合にどの程度の金額で控訴人装置の製造が可能かにつき見積を依頼したこと、被控訴人は、その頃、控訴人の許諾を得て控訴人装置を解体し、図面を作成し、見積書を提出したことは、当事者間に争いがない。２　前記（第二の一１(一)）のとおり、本件各発明は昭和五七年一月五日に出願公開されたものであり、被控訴人を含む公衆一般は、本件工法発明、本件装置発明の概要をその公開公報によって知ることができ、本件特許権の侵害に当たらない限り、右公開情報から得られた情報や公知技術等を利用して、ベースフレーム、下部台車、上部台車、回動可能な支持架台及び複数組の真柱ガイドを備えた構真柱建込機を製作することができるものである。したがって、控訴人が予備的に請求原因として主張する被控訴人の行為が準委任契約違反の債務不履行又は信頼関係違反の不法行為として違法なものと評価されるには、被控訴人が単に右公開公報から得られる程度の情報を使用しただけでは足りず、右公開公報からは得られない控訴人装置の解体、図面作成により得られたノウハウともいうべき開示されていない営業秘密に係る情報を使用したことが必要である。


主　　　　文
被告人を懲役４年に処する。
未決勾留日数中２００日をその刑に算入する。
理　　　　由
（犯行に至る経緯等）
被告人は，２歳半ころ高熱を発して難聴となり，２級の障害者手帳を受けている聴覚障害者で，都内ａろう学校高等部を卒業し，さらに専攻科２年を経て就職したが長続きせず，職を転々とした後，平成８年１２月に手話グループで知り合った聴覚障害者である妻Ａと婚姻し，その間に長女Ｂ（平成○年○月○日生）をもうけ，神奈川県相模原市ｂ○丁目○番○号○号室被告人方居室において，親子３人で生活していたが，婚姻したころ，一時アルバイトをした外は，無職状態が続いていた。被告人ら夫婦は，Ｂを養育するに当たり，言葉で伝えることが困難であることもあり，日頃から，いうことを聞かないと思うと，Ｂを叩く，つねるなどして分からせようとしていたが，被告人の方が強く叩くなどするため，Ａに制止されることもあった。さらに，被告人は，優しいところもある反面，自分を見失う程に激するところがあり，平成１３年２月２４日ころには，Ｂが被告人のゲーム機をいたずらしたとして立腹し，その顔面を殴打したり，首を絞めるなどの暴行を加えていた。Ｂは，聴覚に障害はなく，平成１１年４月から相模原市内の保育園に通園していたが，保育園関係者は，Ｂに痣等が余りに多いため不審を抱き，児童虐待を疑って，８月には児童相談所に通報し，その後は，保育園だけでなく，児童相談所，相模原福祉事務所等が関与し，ケースワーカー，民生委員等，更には連絡を受けた姉や母が被告人夫婦に様々な働きかけを行ったが，被告人らは，つまづいて転んだとか育児について相談することはないなどとして，これを受け入れることはなく，拒否的，消極的な対応に終始し，他方，Ｂに痣がたえず，欠席することもあったため，保育園等においても，不安を抱きながら見守っていた。
（罪となるべき事実）
被告人は，平成１３年３月７日午前８時ころ，前記被告人方居室において，前記Ｂ（当時３歳）が犬の餌を散らかしたりしてＡから軽く叩かれているのを見て，Ｂが犬の餌を食べたのではないかと思い，Ｂを叱った際，Ｂが顔を背けるなどして素直に聞こうとせず，反抗的な態度を取ったとして激高し，Ｂに対し，その顔面を手けんや平手で数回殴打した上，腹部を数回足蹴にするなどの暴行を加え，よって，同月８日午前１時９分ころ，同市ｃ○丁目○番○号Ｃ病院救急救命センターにおいて，Ｂを腹部打撲傷に基づく腸間膜破裂，小腸損傷による腹腔内出血及び腹膜炎により死亡するに至らしめたものである。
（証拠の標目）　　　略
（法令の適用）　　　略
（量刑の理由）
本件は，判示のとおりの傷害致死の事案である。
発端は，被告人が被害者が犬の餌を食べたのではないかと心配してのこととはいえ，その体罰は，およそしつけとは無縁の感情に任せたものであり，思慮を欠くこと甚だしく，同情する点はない。
弁護人は，被告人がしつけとして暴行に出ることについては，聴覚障害による育児情報の不足等が影響しており，同情すべき点がある旨主張する。しかしながら，保育園や社会福祉関係者らは被害者の痣から被告人らの虐待を疑い，被告人夫婦に対し，種々の援助を申し出，また，被告人は，連絡を受けた姉や母親からも注意をされていたのに，これを受け入れ，あるいは生かすことをしていない。しかも，被告人は，相応の学校教育も受け，職場勤務の経験もあって，幼児に対する暴行の危険性等についても十分理解できる立場にある。さらに，そもそも，本件は，被害者に対するいらだちや腹立ちを解消しようと思慮なく感情的に被害者に暴行を加えたものであって，育児情報の不足というよりも，被告人の性格特性が強く反映している。以上の点からみて，弁護人指摘の点がそれほど斟酌できる事情とは認められない。
暴行の態様も，被告人の供述と妻の供述とで食い違いがあるが，被告人の供述によっても，３歳の女児に対する仕打ちとは思われない執拗，かつ，苛烈極まりないものであって，およそしつけとは無縁の常軌を逸したものというほかない。被害者の腸管は１０センチメートルにわたり破裂し，小腸は腸管も数カ所にわたり損傷し，半ば断裂しており，衝撃のすごさを物語っている。犯行後，被害者は何度か嘔吐しながら眠りにつき，医療機関の手当すら受けられないまま死に至っている。受傷時から死亡までの苦痛は想像するに難くない。被害者は，途中目覚めて大丈夫かと容態を尋ねる被告人に，ほほえみかけて頷いたというのであるが，最も信頼し，愛情を得たいと願う親からかかる仕打ちを受けながら，なおも親の愛情を得たいと願う被害者の胸中は察するに余りある。前記のとおり，被害者は，体の痣等をもって，上記関係者らに被害の危険性を身をもって示し，無言の救助を求めていたのに，結局救われることなく，薄幸と苦痛のうちにわずか３歳でその短い人生を終わらざるを得なかったものである。まことに痛ましく，哀れというほかない。これらからすると，被告人の刑事責任は重大である。
他方において，本件は，平素の体罰とは無縁ではないものの，一時の激情に流されるまま暴行を加えたもので，突発的な犯行であること，被害者の具合が悪くなってからは，その様子を気に掛け，容態の急変を知って後は，人工呼吸をしたり，１１９番通報をするなど救命のための努力もし，逮捕後は自己の行為について率直に認めていること，被害者を死に至らせてしまったことについて，日頃体罰を加えてきたことを含め，強く反省し，後悔，苦悩していること，望んで被害者をもうけたものであり，体罰を加えてはいるものの平素は，被害者を可愛がり，被害者も被告人になついていたこと，妻も聴覚障害者であり，他人とのコミュニケーションに困難を伴うこともあって，妻共々周りとの接触，対応に，拒否的，消極的となり，また，しつけの際にも，勢い体罰に頼りがちになるなどしたこと，幼少時から聴覚障害を背負ってきた上，父母が早くに事実上の離婚状態となり，健全な父親像に接する機会が乏しく，さらに，一時一般の小学校，高等学校に入学していじめにあい転校を余儀なくされたことも，被告人の前記のような激しやすい性格特性の形成に影響を及ぼしたとみうること，被告人の妻，母親が証人として出廷しその更生に協力する旨述べており，助力を期待できる聴覚障害者団体会員もいること，これといった前科がないことなど，被告人のために酌むべき事情も認められる。そこで，これらの諸情状を総合考慮し，主文の刑を相当と認めた。よって，主文のとおり判決する。
（検察官橋本千惠子，弁護人関守麻紀子（主任），同田門浩，同大和田治樹各公判出席）
（求刑　懲役６年）
平成１４年１月２４日


平成１５年（行ケ）第４２号　審決取消請求事件
平成１５年１０月１４日口頭弁論終結
判　　　　決
原　　　告　　　　ラッフルズ・プロパティーズ・インコーポレーテッド
訴訟代理人弁護士　志　知　俊　秀
同　　　　　　　田　中　　　周
被　　　告　　　　ベアー　ユー　エス　エーインコーポレーテッド
訴訟代理人弁護士　吉　武　賢　次
同　　　　　　　宮　嶋　　　学
訴訟代理人弁理士　黒　瀬　雅　志
同　　　　　　　　矢　崎　和　彦
同　　　　　　　　小　泉　勝　義
同　　　　　　　　上　原　空　也
主　　　　文
１　特許庁が無効２０００－３５４３５号事件について平成１４年１０月１日にした審決を取り消す。
２　訴訟費用は被告の負担とする。
３　この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
主文第１，２項と同旨
２　被告
(1)原告の請求を棄却する。
(2)訴訟費用は原告の負担とする。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
被告は，「ベアー」の片仮名文字を横書きして成り，商標法施行令別表第２５類「被服，履物」を指定商品とする，商標登録第４２８７３３０号商標（平成８年７月１９日登録出願(以下「本件出願」という。)，平成１１年６月２５日設定登録。以下「本件商標」という。）の商標権者である。
原告は，平成１２年８月１４日，本件商標の商標登録をすべての指定商品に関し無効にすることについて審判を請求した。
特許庁は，これを無効２０００－３５４３５号事件として審理し，その結果，平成１４年１０月１日に，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本を，平成１４年１０月１１日，原告に送達した。
２　審決の理由
審決は，別紙審決書の写しのとおり，
(1)商標法（以下「法」という。）３条１項３号又は６号に係る無効理由については，「ベアー」の文字より成る本件商標は，これをその指定商品のいずれに使用しても，商品の品質，内容を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められず，自他商品の識別標識としての機能を有するものである
と，
(2)法４条１項１１号に係る無効理由については，本件商標と，登録第７０１０４３号商標（「ＰＥＡＲ」の欧文字と「ペア」の片仮名文字を二段に横書きして成り，第１７類「靴下，その他本類に属する商品」を指定商品とする商標（昭和３７年８月１５日登録出願，昭和４１年３月９日設定登録）。以下，審決と同様に「引用Ａ商標」という。），及び，登録第２３９７７５３号商標（審決書別掲（１）に示すとおりの構成から成り，第２２類「はき物（運動用特殊靴を除く）かさ，つえ，これらの部品及び附属品」を指定商品とする商標（昭和６３年４月７日登録出願，平成４年４月３０日設定登録）。以下，審決と同様に「引用Ｂ商標」という。）とは，いずれも外観，称呼及び観念において異なり，非類似の商標である
と，
(3)法４条１項１５号に係る無効理由については，登録第３３３５７００号商標（審決書別掲（２）に示すとおりの構成から成り，第２５類「洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，ずきん，すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子，運動用特殊衣服，運動用特殊靴（「乗馬靴」を除く。）」を指定商品とする商標（平成６年１２月１日登録出願，平成９年８月１日設定登録）。以下，審決と同様に「引用Ｃ商標」という。），及び，米国商標登録第２２２１０７７号商標（審決書別掲（３）に示すとおりの構成から成る商標。以下，審決と同様に「引用Ｄ商標」という。）は，本件出願時に原告の業務に係る商品「サーフボード」を表示する商標として需要者の間に広く認識されていたとしても，「Ｔシャツ，ジャケット」等についてまで需要者の間に広く認識されて
いたものと認めることはできないと，
(4)法４条１項７号に係る無効理由については，本件商標は，平易な英語に由来し，今日では既に日本語化した「ベアー」の文字よりなるものであって，矯激，卑猥，差別的な印象を与える文字，図形よりなるものでなく，また，本件商標をその指定商品について使用することが，社会公共の利益・一般道徳観念及び国際信義に反するものとすべき事実は認められず，他の法律によってその使用が禁止されて
いるものとも認められないと，
それぞれ認定判断して，原告主張の無効理由をすべて排斥した。
第３　原告主張の審決取消事由の要点


審決は，(1)法３条１項３号又は６号に係る無効理由については，本件商標が，自他商品識別標識としての機能を有しないものであるのに，その機能を有するものであると誤って判断し（取消事由１），(2)法４条１項１１号に係る無効理由については，本件商標は，引用Ａ商標及び引用Ｂ商標のいずれとも称呼において類似するものであるのに，類似しないと誤って判断し（取消事由２），(3)法４条１項１５号に係る無効理由については，引用Ｃ商標と引用Ｄ商標が「Tシャツ，ジャケット」等の被服の分野においても周知であったのに，これを周知ではないと誤って認定判断し，その結果，混同のおそれもないと誤って判断したものであり（取消事由３），(4)法４条１項７号に係る無効理由についても，「ベアー」との語に独占的使用権を認めることは公序良俗に反するものであるのに，その判断を誤ったものであり（取消事由４），これらの誤りがそれぞれ結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，違法として取り消されるべきである。
１　取消事由１（本件商標の自他商品識別機能についての認定判断の誤り）審決が，本件商標は，その指定商品のいずれに使用しても自他商品の識別標識としての機能を有する，と認定判断したことは誤りである。(1)「被服，履物」の分野においては，本件商標の「ベアー」又はそれを欧文字とした「BEAR(bear)」の文字を含む多数の商標が登録されており（甲３の２，甲９の５の１，甲９の５の３～７，甲９の53，甲９の59の１，２），それらは，ベアー（熊）又はベアー（熊）に関連づけられる観念及び称呼を生じさせるものである。また，「被服，履物」の取引分野において，熊の図柄がデザインとして頻繁に描かれ，商品の内容を示す表示として「Bear」「熊さん」等の表示が多数使用されている（甲３の30の１～８，甲９の15～19，甲９の53）。このような「被服，履物」の分野における商取引の実情の下では，「ベアー」の片仮名文字のみから成る本件商標が，「被服，履物」の指定商品に使用されたとしても，需要者が，当該商品が何人の業務に係る商品であるかを認識することはできない。このような本件商標を放置すれば，消費者における誤認・混同を招き，かつ，「ベアー（熊）」に関連づけられる観念及び称呼を生じる商標を使用する者に対する，不当な営業上の障害となることは必至である。(2)被告は，その商品について，「BearUSA」商標を使用することはあるものの，本件商標（「ベアー」）を使用することはない（甲９の44～49，甲９の56～58）。このことは，業界誌である繊研新聞の平成１１（1999）年２月３日付の記事（甲10）においても本件商標を正しく「カジュアルブランド「ベアUSA」」として紹介しているところから，明らかである。
(3)東京高等裁判所は，ヴァルキリー　コーポレイション（アメリカ合衆国９００４９カリフォルニア州，ロサンゼルス，サウス　セプルベダ　ブルバード５００，＃６１０。以下「米国ヴァルキリー社」という。）と被告との間の審決取消訴訟（平成１３年（行ケ）第３９６号審決取消請求事件。被告の「ＢｅａＲ」商標を引用商標として，米国ヴァルキリー社の引用Ｃ商標の登録を無効とした審決の取消訴訟）について，平成１４年１２月１９日にした判決（甲第６号証。以下「甲６判決」という。）において，「「洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，ずきん，すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子」という指定商品において，単なる「ＢＥＡＲ（ベアー）」という称呼や「ベアー（熊）」の観念のみによっては，自他商品の識別はできず，需用者，取引者は「ＢＥＡＲ」等に付加された語句や図形などの差異によって，種々存在する「ＢＥＡＲ（ベアー）」の商標を識別しているものと推認される。この観点からみると，引用商標「ＢｅａＲ」は，４文字の構成が，大文字－小文字－小文字－大文字というもので，特に末尾の「Ｒ」が大文字という特異でユニークな配列，表記である点で自他商品識別能力を具備し得たものというべきである（単に文字だけで「ＢＥＡＲ」，「Ｂｅａｒ」，「ｂｅａｒ」，「ベアー（熊）」などという構成としたのであれば，商標登録の有効性に多大の疑問が生じる。）。」と判示した。上記事件の当事者は，米国ヴァルキリー社と被告である。しかし，この事件は，実質的には，当時，既に引用Ｃ商標等についての日本における権利を実質的に譲り受けていた原告と被告との間の争いであって，その実質的当事者は，本件訴訟の当事者と同じである。したがって，上記判決の上記判示部分については，本件訴訟において争点効が生じ，被告においてこれに反する主張・立証をすることは許されないというべきである。
２　取消事由２（本件商標と引用Ａ商標及び引用Ｂ商標との類似性についての判断の誤り）
審決は，「本件商標より生ずる「ベアー」の称呼と引用Ａ商標及び引用Ｂ商標より生ずる「ペア」の称呼を比較するに，両者は，称呼における識別上重要な要素を占める語頭において「ベ」と「ペ」の差異及び語尾において長音の有無の差異を有するものであり，本件商標が「熊」，引用Ａ商標が「西洋梨」，引用Ｂ商標が「一対」をそれぞれ意味することを考慮すれば，これらの差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく，両称呼を一連に称呼した場合においても語調，語感を異にし，聴き誤るおそれはないものといわなければならない。このほか，両商標が外観，観念において紛れ得るとする事由は見出せない。してみれば，本件商標と引用Ａ商標及び引用Ｂ商標は，その外観，称呼及び観念において類似するものということはできない。」（審決書１３頁６段～８段）と認定判断した。しかし，この認定判断は誤りである。
本件商標の称呼は，引用A商標及び引用Ｂ商標のいずれからも生じる「ペア」の称呼と類似し，かつ，本件商標と引用Ａ商標及び引用Ｂ商標の各指定商品も重なり合う。したがって，本件商標は，法４条１項１１号に違反して登録されたものである。


本件商標の称呼である「ベアー」と引用A商標及び引用B商標から生じる称呼である「ペア」を比較した場合，確かに語頭及び語尾において差異があるものの，語頭における濁音と破裂音の差異は，重要な差異とはいえない。この点については，商標審査基準においても「ベ」と「ペ」の１音の相違がある二つの商標は，称呼において類似するとの基準が示されている。過去の審決においても，語頭において「ベ」と「ペ」の１音の相違がある二つの商標（「ベニー」と「ペニー」，「ベロー」と「ペロー」等）が相互に類似したものと判断されたものが存在する（甲３の31の１～８）。また，語尾における長音の有無という差異についても，審決はこれを過大視している。なぜなら，語尾における長音というものは，本件商標「ベアー」を例としていえば，語尾に長音がなく「ベア」であったとしても意味は通るのであり，そのことからしても，称呼の際に必ずしも意識的に発音されるものではなく，また，注意をして聞かれるものでもないことが明らかであるからである。このように，語尾における長音の有無という点は必ずしも重要なものではない。以上により，本件商標と引用A商標及び引用Ｂ商標との称呼は極めて近似するものということができるから，本件商標と引用A商標及び引用Ｂ商標の持つ意味が異なるとしても，本件商標は，引用A商標及び引用Ｂ商標と類似するものというべきである。
３　取消事由３（引用Ｃ商標及び引用Ｄ商標の周知性についての認定の誤り）審決が，引用Ｃ商標及び引用Ｄ商標の被服における周知性を否定したことは，明らかな誤りである。
(1)原告は，１９８０年代の後半から，サーフボードに限らず，Ｔシャツ等の衣類について，宣伝広告活動をし，その販売活動を行ってきているのであり，引用Ｃ商標及び引用Ｄ商標は，本件出願時においても本件商標の登録査定時である平成１１年６月ころにおいても，「Ｔシャツ，ジャケット等」についても，需要者の間に広く認識されるに至っていた。引用Ｃ商標及び引用Ｄ商標は，本来，サーフブランド（サーフィンに関連するブランド）ではあるものの，本件出願当時においては，既に，サーファースタイルのファッションは，サーフィンの愛好家に限らず，多くの若者に好まれるに至っていたのであり，引用Ｃ商標及び引用Ｄ商標の需要者は，必ずしもサーフィンの愛好家に限られていたわけではない。実際に，上記各引用商標は，平成６年ころには，若者に人気のあるサーフブランドとして，サーフィン愛好家向けの雑誌にとどまらず，一般のファッション誌や新聞にも取り上げられるに至っていたのである。したがって，上記各引用商標の需要者がサーフィンの愛好家にすぎないとする審決の認定は，誤りである。このような事情を考慮すれば，本件商標の指定商品が，一般需要者を対象として販売される商品であるとしても，被告が本件商標を使用することにより，原告の商品との出所の混同が生じることは明らかである。引用Ｃ商標及び引用Ｄ商標は，米国ヴァルキリー社及び原告が世界的にその商標を付した商品を販売した結果，本件商標が出願された平成８年７月１９日以前である平成８年ころには，日本においても被服等の分野において周知商標となっていたのである（甲９の５の８，甲９の６～14，甲９の20，21，甲９の24～43，甲９の50～53）。
(2)引用Ｃ商標ないしベアー・ロゴを使用した商品（以下「原告商品」という。）についての，日本における広告宣伝費及び売上は，次のとおりである。原告商品についての日本における広告宣伝費，すなわち，ファッション誌，サーフィン専門誌，繊研新聞，ウェブサイト及びイベント等に費やした広告宣伝費は，１９９９年１２月以降２００３年１１月まで，毎年，それぞれ，１９８７万８６５０円，２７０７万１１００円，２５１１万１７３５円及び２５４２万２９３３円である（甲２１）。原告商品の日本における売上げは，１９９７年１２月以降２００３年５月まで，毎年，それぞれ，被服において，２５億１２８４万５３００円，３１億３３８３万２１８０円，１９億６１９２万４１２０円，１４億６９７１万３５８２円，２０億１７４３万８６５３円及び１１億２９０５万６４５８円，その他において，３億１３３４万９８６０円，３億７３５２万１８６０円，３億４８２５万０１６０円，５億０７０１万７３４０円，２億４９００万１８００円及び２億９２２５万０７７０円である（甲２２）。
(3)東京高等裁判所は，本件訴訟と実質的当事者を同じくする平成12年（ネ）第6252号控訴事件（被告が登録商標「BeaR」に基づき，引用Ｃ商標ないしベアー・ロゴの日本におけるサブライセンシーである株式会社アウトバーン（以下「アウトバーン」という。）及び株式会社ピート（以下「ピート」という。）等による引用Ｃ商標ないしベアー・ロゴの略称としての「ベアー」，「BEAR」，「Bear」等の使用が登録商標「BeaR」を侵害する等として訴えた商標権侵害訴訟）について，平成１４年１２月１９日になした判決（甲第８号証。以下「甲８判決」という。）において，「控訴人商標（判決注・引用Ｃ商標ないし引用Ｄ商標）は，平成６年（１９９４年）ころには，若者に人気のあるサーフブランド「ベアー」として，一般のファッション誌や新聞に取り上げられており，被控訴人が本件商標権の移転を受けた平成８年ころには，日本において，広く知られたものとなっていたことが認められる。」と判示した。この商標権侵害訴訟は，当時アウトバーン及びピートと被告との間で争われていたものであるとはいえ，実質的には，当時既に引用Ｃ商標ないしベアー・ロゴについての日本における権利を実質的に譲り受けていた原告と被告との間の争いであって，係争の実質的当事者は本件訴訟と同じである。したがって，甲８判決の上記判示部分については，本件訴訟において争点効を生じ，被告においてこれに反する主張・立証をすることは許されないというべきである。４　取消事由４（公序良俗違反についての判断の誤り）審決は，本件商標の登録は，公序良俗に反するものではない，と判断した。しかし，いわゆる公有ないしパブリック・ドメインの状態にある「ベアー」の語について被告に対して独占的使用権を与えることは，社会公共の利益，一般道徳観念及び国際信義に反するものである。
第４　被告の反論の要旨
１　取消事由１（本件商標の自他商品識別機能についての認定判断の誤り）につ
いて


(1)１９９６年（平成８年）４月２５日付け繊研新聞（被服業界では最も広く読まれている業界紙である。乙第１号証。）には，被告の「ベアー」などの海外人気ブランドの偽造品が摘発されたとの記事が掲載されている。この記事では本件商標の「ベアー」を「ブランド」と表現していることからしても，被服の取引者・需要者の間で，本件商標の「ベアー」が自他商品識別力を有するものとして理解されていることは，明白である。また，この記事から明らかなように，本件商標又は被告のBear商標を模倣した偽造品は，後を絶たないのである。このような偽造品が作られるということは，本件商標を使用した真正品が人気があり，周知・著名であることからにほかならない。
(2)米国ヴァルキリー社から，日本における引用Ｃ商標等の使用についてサブライセンスを受けているアウトバーンが，雑誌Boon（１９９６年１１月号。乙第２号証）に掲載した，引用Ｃ商標を使用した商品の広告に使用されたダウンジャケットには，その胸の部分に「Bear」の文字が，その右側には小さく「TM」（「TradeMark」の略語である。）の文字が刺繍されたている（同３枚目）。また，そのブランドの紹介文章中には，「ベアー」の文字がブランド名として使用されている（同５枚目右上）。このことからみても，この広告の広告主であるアウトバーンが「Bear」を自他商品識別機能を有する商標と認識して使用していたことは，間違いがないことである。
「ベアー」，「BEAR」，「bear」等が，新聞記事や宣伝広告等において，商標として使用されていることは，サクラインターナショナル株式会社が引用Ｃ商標について作成したパンフレット（甲３の29の51）及びその他の新聞や広告においてよく見られるところである（甲９の52の陳述書添付資料１ないし７，10，12）。このように，引用Ｃ商標等を使用する原告及びその関連会社のみならず，業界誌等も，「ベアー」，「BEAR」，「bear」等の商標を「被服，履物」の分野において自他商品識別機能を有するブランドとして使用してきていることは明らかである。このような具体的な取引の実情を見れば，「ベアー」，「BEAR」，「bear」等の商標が「被服，履物」の分野において自他商品識別機能を有しない，ということはあり得ないことが明らかである。
(3)原告は，「被服，履物」の分野においては，本件商標の「ベアー」又はそれを欧文字とした「BEAR(bear)」の文字を含む多数の商標が登録されていることを挙げ，これを，本件商標は自他商品識別力を有しない，との主張の根拠とする。
しかし，これらの登録商標が存在する事実は，「ベア
ー」，「BEAR(bear)」の文字と他の語や図柄とが一体となって自他商品識別力を有することを示しているにすぎない。この事実と，本件商標に自他商品識別力があるか否かとは，全く別の問題である。
原告は，被服や靴の取引分野において，頻繁に熊の図柄がデザインとして描かれ，商品の内容を示す表示として「BEAR」，「熊さん」等の表示が使用されていることを挙げ，これを，本件商標は自他商品識別力を有しない，との主張の根拠とする。
しかし，このような事情によって，本件商標に自他商品識別力がないと認められる場合とは，本件商標を商標として使用したときに，これを目にした需要者が，商標として認識せずに，商品の内容を表示するもの，すなわち，「熊の図柄入り」などとして認識する場合である。「被服，履物」の分野における取引の実情を見ても，前述のとおり，新聞記事や広告は「ベアー」の語を，ブランドとして認識し，使用している。したがって，本件商標に，自他商品識別力を有しないとするような事情は全く存在しない。
(4)被告は，「BearUSA」商標だけではなく，「Bear」あるいは本件商標である「ベアー」も実際に商品に使用している（乙６，甲９の47の４（２枚目），甲９の49）。このようなことから，上記(1)の新聞記事のように，被告のこれらの商標をまとめて「ベアー」とも表現する状態が生まれているのである。(5)仮に，確定判決に，既判力以外に，原告が主張する争点効なるものが認められる場合があるとしても，それは特殊な場合に限られるべきである。そもそも，甲６判決における当事者と本件の当事者とは，異なるのである。また，甲６判決においては，あくまで「ＢｅａＲ」商標と引用Ｃ商標の類否が問題となっていたのであり，すべての争点は「ＢｅａＲ」商標との関係で生じたものである。本件商標の「ベアー」が自他商品識別力を有するか否かが争点となったわけではない。
本件について，原告が主張するような争点効が生じ得る余地は全くない。２　取消事由２（本件商標と引用Ａ商標及び引用Ｂ商標との類似性についての判断の誤り）について
本件商標の「ベアー」と，引用A商標及び引用B商標から生じる称呼のペアは，その称呼が短いにもかかわらず，語頭と語尾に差異があるのであるから，全く別の称呼というべきである。
本件商標を構成する「ベアー」の語は，「熊」という意味であり，引用A商標及び引用B商標の構成要素である「ペアー」の語は，「一対」あるいは「西洋梨」という意味である。両者は，共に一般になじみのある英単語であることからしても，通常，これらが混同されることは考えられない。特に「一対」の意味での「ペア」は，既に日本語化しており，日常語としては「一対」の語よりも，「ペア」の語の方が使用頻度は高いというべきものである。このような「ペア」の語を，「ベアー」の語と混同することなど，到底考えられないことである。本件商標と引用Ａ商標及び引用Ｂ商標とは，その外観においても明らかに異なる。
本件商標と引用Ａ商標及び引用Ｂ商標とが，その称呼，外観，観念が異なり，類似しないことは明白である。
３　取消事由３（引用Ｃ商標及び引用Ｄ商標の周知性についての認定の誤り）に
ついて


(1)引用Ｃ商標及び引用Ｄ商標が，本件出願当時，「Ｔシャツ，ジャケット」等について，その一般需要者間に広く知られていたということはない。また，引用Ｃ商標及び引用Ｄ商標が，本件出願当時，「Ｔシャツ，ジャケット」等について，サーフィンの愛好家の間に広く知られていたということもない。アウトバーン又はピートは，平成８年ころ，引用Ｃ商標を使用した原告商品に，ワンポイントマークとして，「Bear」の文字あるいは「Bear」の文字に小さく「ＵＳＡ」の文字が付されているダウンジャケット等のカジュアルウエアを販売していた（乙５の１～４，乙６）。これらのアウトバーンらによる引用Ｃ商標の使用態様は，被告の商標の人気にただ乗りしようとしたものと評価されても仕方のないものである。このように，他人の著名商標の人気にただ乗りしようとしているような引用C商標が周知であることなどは，到底考えられない。「被服，履物」の分野において，「ベアー」を使用する者として広く知られているのは，原告ではなく，被告である。
引用Ｃ商標及び引用Ｄ商標を使用した原告商品と，本件商標を使用した指定商品との間に出所の混同が生じるとの原告の主張は，原告の法３条１項３号及び６号に関する主張と明らかに矛盾する。両者の間に出所の混同が生じるためには，引用Ｃ商標及び引用Ｄ商標を目にした需要者が商品の出所として原告（又はその関係者）を想起することと，本件商標を目にした需要者が商品の出所として原告（又はその関係者）を想起することが必須である。しかし，原告の主張するように，本件商標が指定商品に使用されたとしても，需要者が，本件商標から，当該製品が何人の業務に係る商品であるかを認識することはできないのであれば，本件商標を目にした需要者が商品の出所として原告（又はその関係者）を想起することなどあり得ない。
原告の主張は，要するに，本件商標は，自他商品識別力を有しない商標ではあるものの，出所としては原告を表示する，というに帰する。このような不合理な主張が成り立つ余地はない。
(2)平成８（１９９６）年４月２５日付けの繊研新聞（乙第１号証）で，既に被告の商品の偽ブランド品が摘発された記事が掲載されていることからすれば，遅くともこのころには，被告がダウンジャケット等のカジュアルウエアに使用する「BearUSA」商標が相当程度の知名度を有していたことは，明らかである。それにもかかわらず，原告の商品を日本において販売する者が，上記のとおり，「Bear」の文字に「USA」の文字を付した標章を採用したことは，被告商品の人気にただ乗りしようとしたと評価されてもやむを得ないものである４　取消事由４（公序良俗違反についての判断の誤り）について本件商標は，矯激，卑猥，差別的な印象を与える文字，図形より成るものではなく，また本件商標をその指定商品に使用することが，社会公共の利益・一般道徳観念及び国際信義に反するとは，到底認められない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（本件商標の自他商品識別機能についての認定判断の誤り）につ
いて
(1)本件商標は，「ベアー」の片仮名文字を横書きして成るものである。本件商標の「ベアー」は，日本人の通常の英語力を基準とすれば，熊を意味する英語のBearを片仮名書きしたものである，と理解されるものであることが明らかである。熊ないしベアーは，動物の中でも，犬や猫，あるいは，虎（タイガー），獅子（ライオン），きりん，象，かば，わに，猿などの動物と同様に，一般の日本人がよく知っている動物であるからである。
本件商標の登録査定がされた平成１１年６月ころには，「被服，履物」の分野において，このようなよく知られている動物である熊を意味する英語の「bear」あるいはこれを単に片仮名表記したにすぎない「ベアー」の文字をその構成の一部として使用したものについて，極めて多数の商標登録あるいは商標登録出願がなされ，また，極めて多数の商標が実際に使用されている（甲３の２，甲３の４，甲３の30の１ないし８，甲９の15ないし19の各１・２）。「被服，履物」と同一又は類似の分野における登録商標の実例の一部を示せば，例えば，「KingBear」，「LUCKYBEAR／ラッキーベアー｣，｢HONPOBEAR／ホンポベアー」，｢BABYBEAR／ベビーベアー｣，「ユニベア／UNIBEAR｣，｢SEABEAR／シーベアー｣，「SPEEDBEAR／スピードベアー」，「HEARTYBEAR／ハーティベアー」，｢GOLDENBEAR｣，「ゴールデンベアー」，「BOXBEAR」，「テディベアー／TEDDYBEAR」，「ワンダーベア／WONDERBEAR」，｢MAMABEAR／ママベア｣，｢TINYBEAR｣，｢ROYALBEAR｣，「THREEBEARS」，「HARDBEAR／ハードベア」，「CAREBEARS／ケアベアーズ」，｢POLARBEAR｣，「HUNGRYBEAR／ハングリーベア」，「DEARBEAR」，｢LITTLEBEAR｣，「ChicagoBears」，｢BEARCLUB」，｢DreamBear／ドリームベアー｣，「SANTABEAR」，「CHILDRENBEARS／チルドレンベアズ」，「MYCALBEARS／マイカルベアーズ」，｢FAMILYBEARCLUB｣，｢AngelBear｣，｢GRIZZLYBEAR／グリズリーベア｣などがある（甲３の２）。
被服や履物に熊の毛皮等を使用することは，一般には考えにくいことからすれば，本件商標の「ベアー」につき，被服や履物の産地，販売地，品質，原材料，効能，用途，数量，形状等を表示する記述的標章であるということは困難である。しかし，本件商標は，簡単でありふれた文字である「ベアー」のみから成る標章であり，これを「被服，履物」について商標として使用しようとしても，少なくとも平成１１年６月における上記のような商標登録及び取引の実情を考慮すれば，被告による使用の結果，自他商品識別力を獲得した等の特段の事情のない限り，自他商品識別機能を有しない商標である，というべきである。すなわち，「被服，履物」においては，日本人によく知られた動物の名前である「ベアー」又は「bear」の文字だけでなく，これに他の文字あるいは図形を結合させた標章とすることにより，初めて自他商品を識別する機能を生じさせることが可能となるのであり，本件商標は，使用の結果，自他商品識別力を獲得した等の上記のような特段の事情のない限り，法３条１項６号に該当し，商標登録を受けることができないものである，と解すべきである。
(2)本件商標が，その登録査定があった平成１１年６月ころにおいて，被告による使用の結果，自他商品識別機能を獲得した等の特段の事情があったかどうかについて，次に判断する。


被告の商品の日本における販売会社の一つである株式会社バイスコーポレーションのホームページでは，「BearUSA」商標について，その「BRANDSTORY」として，「・・・"BearUSA"ブランドは，１９９４年４月にニューヨークで発表されるや否や若いアーティストやアウトドア好きな文化人達の間で広まり，同年冬には爆発的な人気を博し，「Macy's」や「Nordsto-rm's」といった有名百貨店やスポーツ店などで扱われ，その「クオリティやテイストの豊かさ」は既に周知のとおりです。」と紹介されている（甲９の56）。
被告の社名は「BearU.S.A.Inc」であり，被告は，本件商標について登録査定があった平成１１年６月ころまでの間において，日本においてもその商品の販売を開始し，ダウンジャケット，トレーナー等のカジュアルウエアに，ワンポイントマークあるいはそれ以外の使用態様で，商標として「BearUSA」商標あるいは同商標と熊の絵を組み合わせた商標を使用し，その宣伝広告を継続してきている（甲９の44及び45の各枝番，甲９の46，甲９の47の１～４，甲９の48，甲９の56～58）。被告は，平成１１年６月ころまでの間においても，「Bear」と熊の絵とを組み合わせた商標は，わずかながらとはいえ，使用したことがある（甲９の49，乙６）。しかし，被告が，平成１１年６月ころまでの間において，ダウンジャケット，トレーナー等のカジュアルウエアに，「ベアー」の片仮名書きをした本件商標自体を，ワンポイントマークあるいはその他の態様で使用していたことを認めるに足りる証拠はない。また，被告が「BearUSA」商標あるいは「BearUSA」商標と熊の絵を組み合わせた商標のほかに，「BEAR」商標と熊の絵を組み合わせた商標及び本件商標を，その宣伝広告に使用するようになったのは，本件商標の登録査定後の平成１１年８月以降になってからである（甲９の46）。ただし，被告が現在に至るまで，その商品にワンポイントマークとして使用している商標は，「BearUSA」商標あるいは同商標に熊の絵を組み合わせた商標が圧倒的に多い（甲18の１～３）。上記認定事実からすれば，被告の「BearUSA」商標は，本件商標の登録査定がなされた平成１１年６月ころには，その宣伝広告及び販売活動の結果，米国企業の商品すなわちいわゆるアメリカンブランドの商品として周知となっていったものであるということができるものの，本件商標（「ベアー」）は，平成１１年６月ころまでは，被告の商標として使用されることも，宣伝広告されることもなく，また，「Bear」商標に熊の絵を組み合わせた商標も，そのころまでに使用されたものはわずかだけであること，日本において，「Bear」あるいは「ベアー」の文字を含む極めて多数の登録商標が存在していたこと，及び，本件商標（「ベアー」）が，日本人によく知られている熊を意味する英語の「Bear」を単に片仮名書きしたものにすぎないものであることを考慮すると，本件商標は，少なくとも平成１１年６月ころにおいては，被告の商標であることを識別し得る標識となるに至っていなかったものと認められる。
１９９６年（平成８年）４月２５日付け繊研新聞には，「イタリアの「D＆G」，アメリカの「ベアー」など海外人気ブランドの偽物を販売していた業者が摘発された。・・・D＆Gとベアーはトレーナー，Tシャツ，ブルゾン，パンツ，スエットスーツ，帽子，バッグなどの多アイテムに及び」との記事及び「摘発された人気ブランド「ベアー」「D＆G」の偽物・・・」との説明が付された写真が掲載されている（乙第１号証）。しかし，上記のとおり，被告がその商品に使用している商標は，平成８年ころにおいては，原則として，「BearUSA」商標あるいは同商標と熊の絵を組み合わせた商標であり，このほかに，「Bear」と熊の絵を組み合わせた商標もあるものの，その割合はわずかであり，片仮名の「ベアー」だけの商標を使用していることはないことからすると，上記繊研新聞の記事において，「アメリカの「ベアー」」と記載されているのは，「BearUSA」商標あるいは同商標と熊の絵を組み合わせた商標のこととみるべきであり，同新聞においては，本来，「BearUSA」あるいは「ベアーUSA」などと記載すべきところを，上記のとおり，「ベアー」と略して記載しているにすぎないと認められる。このことは，１９９９年（平成１１年）２月３日付け繊研新聞では，同じ新聞でありながら，BearUSA商標を「カジュアルブランド「ベアUSA」」と，記載していることからも確認することができる（甲10）。以上のとおりであるから，繊研新聞の上記記事からは，被告の商標につき，平成８年ころにおいて，既に日本においても，上記のようなカジュアルウエアを中心とした被服の分野において周知であり，そのため既にその偽物も出回っていたものがあるとの事実が認められるものの，その商標は，本件商標ではなく，被告の「BearUSA」商標あるいは同商標と熊の絵を組み合わせた商標である，ということになる。
ただし，上記繊研新聞において，被告の「BearUSA」商標を，上記のとおり，「アメリカの「ベアー」など海外人気ブランド」，「D＆Gとベアーは」，「人気ブランド「ベアー」「D＆G」」などと記載していることからすると，この記事の筆者が，被告の「BearUSA」商標を片仮名の「ベアー」と認識し，そのように略称しているのではないか，との疑問が生じ得る。
しかし，この記事本文の冒頭においては，「アメリカの「ベアー」など海外人気ブランド」（下線付加）と記載されているのであり，単に「ベアー」と記載されているわけではないことに注意すべきである。このこと，及び，上記認定のとおり，被告は，少なくとも平成１１年６月ころまでは，「BearUSA」商標あるいは同商標と熊の絵とを組み合わせた商標を主力商標として使用してきており，片仮名の「ベアー」商標は使用していなかったことからすれば，この記事は，被告の「BearUSA」商標あるいは「BearUSA」商標と熊の絵を組み合わせた商標を，新聞等で簡略に表記する方法として，「アメリカの「ベアー」など海外人気ブランド」のように「アメリカの」とか「海外人気ブランド」とかの修飾語を付した上で「ベアー」と記載することもあることを示しているにすぎない，とみるべきである。この記事によっても，単に，片仮名の「ベアー」と表示しただけで，片仮名の「ベアー」商標がアメリカンブランド（アメリカに由来するブランド）である被告の「BearUSA」商標であることを示すものである，とまでみることはできないのである（同記事においては，記事の見出しと記事本文の数か所において単に「ベアー」と記載しているだけのところがあるものの，記事本文における，冒頭の「アメリカの「ベアー」など海外人気ブランド」との記載を受けて，その後の記載の更なる簡略化が図られているものと解すべきである。）。


平成１５年(行ケ)第４６４号　特許取消決定取消請求事件
口頭弁論終結の日　平成１６年２月２５日
判　　　　決
原　　　　告　　　　　　ハリソン東芝ライティング株式会社
同訴訟代理人弁理士　　　竹　花　喜久男
同　　　　　　　　　　　宇　治　　　弘
被　　　　告　　　　　　特許庁長官　今井康夫
同指定代理人　　　　　　三　輪　　　學
同　　　　　　　　　　　荒　巻　慎　哉
同　　　　　　　　　　　江　藤　保　子
同　　　　　　　　　　　高　橋　泰　史
同　　　　　　　　　　　涌　井　幸　一
主　　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
特許庁が異議２００３－７０５６２号事件について、平成１５年９月５日にした異議の決定を取り消す。
第２　事案の概要
１　争いのない事実
(1)　原告は、発明の名称を「ランプおよびランプの製造方法ならびに照明装置」とする特許第３３２０９５９号（平成７年１０月３０日特許出願、特願平７－２８１４４０号、平成１４年６月２１日設定登録、以下「本件特許」という。）の特許権者である。
その後、訴外Ａから、本件特許の請求項１ないし６に係る特許に対し、特許異議の申立てがなされ、原告は、平成１５年８月５日、訂正（以下「本件訂正」という。）を請求した。
特許庁は、上記申立てを異議２００３－７０５６２号事件として審理した結果、平成１５年９月５日、「訂正を認める。特許第３３２０９５９号の請求項１及び２に係る特許を取り消す。」との異議の決定（以下「本件決定」という。）をし、その謄本は、同月２２日、原告に送達された。
(2)　本件訂正により訂正された本件特許の各請求項記載の発明の要旨は、本件決定に記載された、以下のとおりである。
【請求項１】ガラスバルブの同一円周面上に離隔して内方側に局部的に突出してほぼ等間隔で３か所以上の凸部を形成する工程と；電極を有するリード線をガラスビードに固定して形成したビードマウントを上記ガラスバルブ内に挿入するとともに、このガラスビード部を局部的に突出した
複数個の凸部上に載置する工程と；
上記バルブの開口部側端部を排気ヘッドに接続して、上記の複数個の凸部およびガラスビード間に形成される隙間を介してバルブ内を排気する工程と；ついで内部にガラスビードが位置するバルブ部分を外方から加熱して、バルブとビードマウントのガラスビードとを溶着して封止する工程と；を備えたことを特徴とするランプの製造方法（以下「本件発明１」という。）。
【請求項２】バルブ内を排気した後、バルブ内に希ガスを封入する工程を備えていることを特徴とする請求項１に記載のランプの製造方法（以下「本件発明２」という。）。
(3)　本件決定は、別紙異議の決定書写し記載のとおり、本件発明１及び２が、刊行物１（特開平３－６４８５３号公報、甲３、以下「引用例１」という。）及び刊行物２（特開昭５６－１６２４７１号公報、甲４、以下「引用例２」という。）に記載された発明（以下「引用発明１」及び「引用発明２」という。）並びに慣用手段及び技術常識に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたから、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないとしたものである。
２　原告主張の本件決定の取消事由の要点
本件決定は、引用例２の記載内容の認定を誤った結果、本件発明１と引用発明１との相違点の判断を誤ったものであり（取消事由）、同様に、本件発明１に従属する本件発明２についても、相違点の判断を誤ったものである（ただし、本件発明２独自の取消事由を主張するものではない。）から、違法として取り消されるべきである。
(1)　本件発明１と引用発明１との相違点が、本件決定認定のとおり、「前記凸部の形成について、本件発明１では、「離隔して・・・局部的に突出してほぼ等間隔で３か所以上」としているのに対して、引用発明では、単に「絞り形成」とされているだけで、そのような３か所以上に形成する点については言及されていない点」（６頁）であることは認める。
しかし、その相違点の検討において、「刊行物２に記載の「突出して形成された３箇所のバルブ部分１ａ」は、本件発明１における「ガラスバルブの同一円周上に離隔して内方側に局部的に突出してほぼ等間隔に形成された３か所の凸部」に相当するものである」（７頁）と認定したこと、「ビードマウントの位置決めとして、引用発明のように凸部に載置するか、刊行物２記載の発明のように、仮固定するかは適宜選択しうる事項にすぎず、いずれの場合も、ビードとガラスバルブに形成された隙間から排気するものである。そして、刊行物１には、該フォーミング部と該ビード部との僅かな隙間の通気による排気では真空排気に課題があるため、該フォーミング部と該ビード部とを離間させて、この間の隙間を広くする必要があることが記載されており、一方、刊行物２には、「排気の際に、・・・ビード３ａとバルブ１ａとの隙間Ｓから排気が完全になされ」という記載がある以上、当業者であれば、ガラスバルブの同一内周面に離隔して局部的に突出してほぼ等間隔で形成した３か所以上の凸部を設けることにより、刊行物１に記載された排気における課題を解決する程度のことは、刊行物２に記載された発明に基づいて容易に成し得る事項にすぎない。」（同頁）と判断したことは、以下のとおり、いずれも誤りである。


(2)　まず、引用発明２における「突出して形成された３箇所のバルブ部分１ａ」は、本件発明１における「ガラスバルブの同一円周上に離隔して内方側に局部的に突出してほぼ等間隔に形成された３か所の凸部」に相当するものではない。すなわち、引用例２には、ビード３ａに溶着するバルブ部分１ａが、ピンチャー５’の内側湾曲面５’ａに形成された突起部５’ｂの数に対応して３箇所となると記載されてはいるが、「３箇所のバルブ部分１ａ」が「突出して形成された」とは記載されていない。また、「ビード３ａに溶着するバルブ部分１ａ」は、引用例２の第４及び第６図の断面図に示されるように、仮溶着後の製品を見る限りでは、「凸部」のように見えるが、その製造プロセスにおける「凸部」の形成は、ビード３ａとバルブ部分１ａとの溶着工程と同時に行われる。これに対して、本件発明１においては、「凸部」の形成工程と、ビードとバルブとの溶着工程とは別の工程により行われ、あらかじめ形成された複数個の凸部上にビードが載置され、その後に排気工程、溶着工程が行われる。
本件発明１は物の発明ではなく製造方法の発明であるから、このような本件発明１と引用発明２との対比判断においては、完成された製品の形状ではなく、あくまでも製造プロセスの一致、不一致を論ずべきものである。そうすると、引用発明２において、「複数個の凸部」は、あくまでも仮固定の結果として形成されるものであり､本件発明１におけるビードの載置を目的とした「複数個の凸部」とは､その目的あるいは具体的な構成を全く異にするものであるから、両者を同一視することはできない。
(3)　また、引用発明２における「３か所のバルブ部分１ａ」は、引用発明１のようにガラスビード部を載置するための凸部ではなく、垂直に配置されたバルブ１内の所定の位置にビードマウント３を配置し、ビード３ａに対応するバルブ１の外周をバーナー４で加熱するとともに、内側湾曲面５’ａに突起部５’ｂが設けられたピンチャー５’を押し当てることにより、バルブの一部をビード３ａに溶着し、ビードマウント３を仮固定するものである。
この引用発明２のような仮固定方式によるランプあるいは電球の製造方法においては、ビードマウント３が､そのリード線によりバルブ内に吊り下げられた状態で位置決めされるため､その中心軸がガラスバルブの中心軸と一致するように配置することが難しく、また、仮にそのように配置した場合であっても、ピンチャー５’を押し当てることにより、ビードマウントの中心軸がガラスバルブの中心軸からずれてしまうので、ビードマウント３をバルブ１内の中心軸上に正確に配置する、いわゆるセンタリングが極めて困難であるという重大な欠点がある。また、このような偏芯状態でバルブ１の外周をバーナー４で加熱すると､その熱はバルブ内に配置されたビードマウント３を介して外部に放出されるため､バルブ１の外周において温度ムラが発生し､完全に溶融される部分とされない部分が生じ､バルブ１の外周にピンチャー５’を押し当てた場合、バルブ１の内周面に凸部が形成されたり、形成されなかったりすることから､ビード３ａの外周とバルブ１の内周間に形成される隙間も一様でないという問題点が存在する。さらに、ガラスバルブ１内を真空排気する場合、バルブ内外に大きな圧力差を発生し、ビードマウント３にも大きな吸引力が作用するが、ビードマウント３がガラスバルブ１の内壁に仮固定されているため、溶着により薄肉化された内壁にクラックを発生するおそれがあるという欠点がある。
このように重大な欠点を有する仮固定方式を、引用発明１の凸部に載置する方式に替えて選択することは、当業者にとっては不可能である。また、当業者は、仮固定方式である引用発明２の技術を載置方式の引用発明１に適用することができないのである。
(4)　さらに、引用発明２においては、前述したように、「凸部」の形成は、ビード３ａとバルブ部分１ａとの溶着工程と同時に行われ、これらを別の工程により分離して行うことについては何ら開示されていない。これに対して、本件発明１においては、「凸部」の形成工程と、ビードとバルブとの溶着工程とは別の工程により行われ、あらかじめ形成された複数個の凸部上にビードが載置され、その後に排気工程、溶着工程が行われる。「凸部」の形成工程において、ガラスバルブ内にガラスビード部が存在しないから、ガラスバルブの外周面に温度ムラが生ずることなく一様に溶融するため､複数の凸部が一様に形成され、それら相互間には十分な隙間が形成される。そして、このように形成され、冷却された複数個の凸部上にガラスビードを載置した場合、両者の間には十分な間隙が確保できる。本件発明１は、このような構成により、引用発明１のように複雑な設備を用いることなく、ビードとバルブ間に十分な隙間を形成することができ、また、引用発明２では得られない、ガラスビードとガラス管との軸合わせを正確に行うことができ、生産効率を大幅に向上し得るという顕著な効果を奏するものである（本件明細書段落【００２７】及び【００２８】参照）。
本件発明１のこのような顕著な効果は、仮に、引用発明１に引用発明２における仮固定方式を適用しても得られるものではなく、予測できるものでもない。なぜならば、仮固定方式には、あらかじめガラスバルブの内周面に複数個の離隔した凸部を形成し、これらの凸部上にビード部を載置することによって、ビードマウントの中心軸をガラスバルブの中心軸に合致させるという思想は全く存在しないからである。
３　被告の反論の要点
本件決定の認定・判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。(1)　引用例２（甲４）には、「３箇所のバルブ部分１ａが突出して形成された」という直接の文言は記載されていないものの、明細書の各記載（１頁右下欄１５～２０行、２頁左上欄５～９行、２頁左上欄１５行～右上欄５行）並びに第５及び第６図からみて、３箇所のバルブ部分１ａは、ピンチャー５’の突起部５’ｂによって形成されたものであって、ピンチャー５’の突起部５’ｂに対応する「３箇所のバルブ部分１ａ」が、バルブのその他の部分より内側に「突出して形成されている」ことは明らかである。また、上記の各記載から明らかなように、引用発明２では、ビードをバルブに仮固定する際、バルブの一部である「バルブ部分１ａ」がビードに溶着されるために、凸部の形成と溶着とが同時に行われるものではあるが、その溶着は、「仮固定」のための溶着であり、該仮固定工程の後に、排気工程及び溶着工程が行われている。
そうすると、あらかじめ形成したバルブの複数個の凸部にビードを載置するか、あるいは、凸部の形成と同時にビードを仮固定するかの違いがあるものの、バルブに複数個の凸部を形成する工程の後に、排気工程及び溶着工程が行われる点においては、本件発明１と何ら相違していない。


したがって、引用発明２における「突出して形成された３箇所のバルブ部分１ａ」は、本件発明１における「ガラスバルブの同一円周面上に離隔して内方側に局部的に突出してほぼ等間隔に形成された３か所の凸部」に相当するものであるとの認定に誤りはない。
(2)　本件決定は、引用発明１の凸部に載置する方式に替えて仮固定方式を選択すると認定判断したものでなく、原告は、本件決定の趣旨を誤って認識している。すなわち、本件決定は、相違点の判断において、引用発明２の「突出して形成された３箇所のバルブ部分１ａ」が、「ガラスバルブの同一内周面に離隔して局部的に突出してほぼ等間隔で形成した３か所以上の凸部」という形状・構造を有していることに基づいて、引用発明１のガラスバルブの同一内周面に、離隔して局部的に突出してほぼ等間隔で形成された３か所以上の凸部を設けることは当業者が容易になし得ることであると述べているのであって、引用発明２における仮固定方式を、引用発明１の凸部に載置する方式に替えて選択するというものではない。(3)　特開昭５１－５１１７９号公報（甲５）に記載されているように、「載置方式」と「仮固定方式」とは、いずれもランプ製造の技術分野において従来から用いられてきたものである。
したがって、引用発明２は、仮固定方式に関する発明であって、引用発明１のような載置方式とは異なるものであるが、引用発明２における突出した３箇所のバルブ部分１ａを設けるという技術手段を、引用発明１に適用し、複数個の凸部とガラスビード間に形成される隙間を介して排気するようにすることは、当業者であれば容易であるとした本件決定の判断に誤りはない。(4)　「ビードとバルブ間に十分な間隙を形成することができる」という効果は、本件発明１と引用発明１の相違点によって奏される効果であるが、本件決定においても述べたとおり、引用例２には「排気の際に、・・・ビード３ａとバルブ１ａとの隙間Ｓから排気が完全になされ」と記載されており、引用発明２から容易に予測し得る効果にすぎない。
また、「ガラスビードとガラス管との軸合わせを正確に行うことができ、生産効率を大幅に向上しうる」という効果は、あらかじめ形成された凸部上にビードを載置する方式である引用発明１が有している効果である。そして、載置する方式を採用することにより、仮固定方式におけるビードマウントの偏芯という問題が解消されることは、よく知られているところであって、引用発明１において、「ガラスビードとガラス管との軸合わせを正確に行うことができる」ことは明らかであり、その結果、「生産効率を大幅に向上しうる」ことも当然である。したがって、原告が主張する本件発明１の効果は、引用発明１及び２に基づいて、当業者が予測することができる程度のものにすぎず、格別顕著な効果ではない。
第３　当裁判所の判断
１　本件発明１と引用発明１との相違点が、本件決定認定のとおり、「前記凸部の形成について、本件発明１では、「離隔して・・・局部的に突出してほぼ等間隔で３か所以上」としているのに対して、引用発明では、単に「絞り形成」とされているだけで、そのような３か所以上に形成する点については言及されていない点」（６頁）であることは、当事者間に争いがない。
２　原告は、引用発明２における「突出して形成された３箇所のバルブ部分１ａ」が、本件発明１における「ガラスバルブの同一円周上に離隔して内方側に局部的に突出してほぼ等間隔に形成された３か所の凸部」に相当するものではないと主張するので検討する。
(1)　引用例２（甲４）には、「ビードマウントを仮止めする際に突起部を設けたピンチャーで押え付け、該突起部に対応するバルブ部分をビードに固定することを要旨とし、これによりビードマウントを一定の状態で仮固定し、かつ完全なる排気作業を確保するものである。」（１頁右下欄）、「ビード３ａに対応するバルブ１の外周をバーナー４で加熱すると共に、ピンチャー５を押し当てることによりバルブの一部をビード３ａに溶着し、ビードマウント３を仮固定する。」（２頁左上欄）、「第５図はチャック状の３片からなるピンチャー５’を示し、各片の内側湾曲面５’ａには突起部５’ｂがそれぞれ形成されており、このピンチャー５’を用いて実施すると第６図に示すように、ビード３ａに溶着するバルブ部分１ａは突起部５’ｂの数に対応して３箇所となる。このようにしてビードマウント３がバルブ１に仮止めされた後に、第１図（ハ）に示すようにバルブ１を排気用ゴム管６に挿入し、バルブ１内を排気しながらバーナーで再度加熱し、バルブ１とビード３ａとを完全に溶着させて電球を製造する。」（２頁左上欄～右上欄）と記載されており、また、第６図は、第５図の３片からなるピンチャーにより形成される仮固定部の横断面図であって、バルブ部分１ａが、ほぼ等間隔で３箇所に形成され、バルブ内面方向に突出した形状であることが図示されている。上記の記載等によれば、引用発明２における「３箇所のバルブ部分１ａ」は、ビードマウントをバルブに仮止めするとともに隙間を設けて排気作業を確保するために、突起部を設けた３片のピンチャーでバルブを押え付けて形成されるものであり、その形状は、本件発明１の「ガラスバルブの同一円周上に離隔して内方側に局部的に突出してほぼ等間隔に形成された３か所の凸部」と同様のものであると認められる。
したがって、原告の上記主張は採用することができない。(2)　原告は、本件発明１は物の発明ではなく製造方法の発明であるから、このような本件発明１と引用発明２との対比判断においては、完成された製品の形状ではなく、製造プロセスの一致、不一致を論ずべきものであり、引用発明２の「複数個の凸部」は、仮固定の結果として形成されるものであって､本件発明１におけるビードの載置を目的とした「複数個の凸部」とは､その目的あるいは具体的な構成を全く異にするものであるから、両者を同一視することはできないと主張する。しかしながら、本件決定は、本件発明１と引用発明１とが、ランプの製造方法の発明としてその製造のプロセスがほぼ一致しており、前記相違点認定のとおり、凸部の形成の点のみで相違することを明らかにした上、この凸部の形成に関して、引用例２を引用し、そこに開示された「突出して形成された３箇所のバルブ部分」が、本件発明１の「局部的に突出してほぼ等間隔に形成された３か所の凸部」に相当すると認定したものである。しかも、この認定に加えて、「刊行物２記載の発明では、該「突出して形成３された（注：「形成された」の誤記）箇所のバルブ部分１ａ」は、ビード３ａと仮固定されるものであって、引用発明のようにガラスビード部を載置するための凸部ではない。」（７頁）と説示し、引用発明２と本件発明１とにおいて、ガラスバルブの同一円周上に複数個の凸部を形成した目的が相違することをも明確に認定している。


原告の上記主張は、本件決定が、引用発明２を製造工程の一部として引用したものでなく、しかも、引用発明２と本件発明１との複数個の凸部の形成目的が相違することを認定している点を、いずれも正解せずに非難するものであって、これを採用する余地はない。
３(1)　原告は、引用発明２における「３か所のバルブ部分１ａ」が、引用発明１のようにガラスビード部を載置するための凸部ではなく、ビードマウント３を仮固定するものであり、このような仮固定方式によるランプあるいは電球の製造方法は、ビードマウントをバルブ内の中心軸上に正確に配置する、いわゆるセンタリングが極めて困難であるという重大な欠点や、ビードの外周とバルブの内周間に形成される隙間も一様でないという問題点、ビードマウントがガラスバルブの内壁に仮固定されているため溶着により薄肉化された内壁にクラックを発生するおそれがあるという欠点などが存在するから、このような欠点を有する仮固定方式を、引用発明１の凸部に載置する方式に替えて選択することは、当業者にとって不可能であると主張する。
しかしながら、本件決定は、「刊行物１には、該フォーミング部と該ビード部との僅かな隙間の通気による排気では真空排気に課題があるため、該フォーミング部と該ビード部とを離間させて、この間の隙間を広くする必要があることが記載されており、一方、刊行物２には、「排気の際に、・・・ビード３ａとバルブ１ａとの隙間Ｓから排気が完全になされ」という記載がある以上、当業者であれば、ガラスバルブの同一内周面に離隔して局部的に突出してほぼ等間隔で形成した３か所以上の凸部を設けることにより、刊行物１に記載された排気における課題を解決する程度のことは、刊行物２に記載された発明に基づいて容易に成し得る事項にすぎない。」（７頁）と説示しているところ、この説示は、引用発明１に、フォーミング部とビード部との間の隙間を排気のために広くするという課題が示されており、この技術課題を解決するために、引用発明２に開示された、ビード３ａとバルブ１ａとの隙間Ｓからの排気を完全に行うための、「バルブの複数個の凸部」という形状を形成する工程を、引用発明１のフォーミング部を形成する工程に適用することが容易であると判断しているものであり、その内容に誤りはない。なお、本件決定の上記説示は、原告主張のように、引用発明１の載置方式を引用発明２の仮固定方式に替えると、本件発明１の相違点に係る構成要件になると判断したものではないことが明らかである。
このように、本件決定が、引用発明２の仮固定方式を引用発明１の載置方式に替えて選択すると判断するものでない以上、仮固定方式が重大な欠点を有することを理由に、これを選択することが当業者にとって不可能であるとする原告の主張は、前記同様に、本件決定の判断を正解せずに論難するものであって、到底採用することができない。
(2)　また、原告は、当業者が、仮固定方式である引用発明２の技術を載置方式の引用発明１に適用することができないと主張する。
しかしながら、引用発明２と引用発明１とは、上記(1)説示のとおり、ビードを溶着する際に、ビードとバルブとの隙間から排気を完全に行うという技術課題において共通している。そして、引用発明２は、溶着すべきバルブ部分を加熱してその一部をビードに仮固定すると、バルブとビード間の隙間の割合が一定とならず、排気工程に支障を来すことから、前示のとおり、バルブの複数個の凸部で仮固定する構成を採用し、複数個の凸部の間の隙間をほぼ一定に保つことにより、完全な排気作業を確保したものである（甲４）。そうすると、引用発明１の載置方式において、フォーミング部を全周に設けるとビードを載置したときに部分的に僅かな隙間しかできないという課題は、当業者が、引用発明２の複数個の凸部の形状をみれば、フォーミング部に複数個の凸部を設けることにより、隙間がほぼ一定に保持されて解決できると容易に想到し得るものと認められる。したがって、原告の上記主張も採用することができない。４　さらに、原告は、本件発明１においては、「凸部」の形成工程で、ガラスバルブ内にガラスビード部が存在しないから、ガラスバルブの外周面において温度ムラが生ずることなく一様に溶融するため､複数の凸部が一様に形成されてそれら相互間には十分な隙間が形成され、このように形成された複数個の凸部上にガラスビードを載置した場合、両者の間には十分な間隙が確保できるとともに、引用発明２では得られない、ガラスビードとガラス管との軸合わせを正確に行うことができるのであって、本件発明１のこのような顕著な効果は、仮に、引用発明１に引用発明２における仮固定方式を適用しても得られるものではなく、予測できるものでもないと主張する。
しかしながら、本件決定が、引用発明１の載置方式を引用発明２の仮固定方式に替える旨の判断をしているものではないことは、前示のとおりであるから、原告の主張はその前提において誤りといわなければならない。そして、載置方式である引用発明１において、ビードをフォーミング部の上に載置する工程に先立って行われる、フォーミング部の絞り形成の工程において、引用発明２における３か所以上の凸部を形成し、それら相互間には十分な隙間を設けることにより、原告の主張する本件発明１の効果を奏するものとなることは明らかである。したがって、いずれにしても原告の上記主張を採用することはできない。
５　結論
以上のとおり、本件発明１は、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものであり、これに従属する本件発明２も、同様に特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものである（原告は、本件発明２独自の取消事由を主張するものではない。）から、これと同旨の本件決定には誤りがなく、その他本件決定に取り消すべき瑕疵は見当たらない。よって、原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第３民事部
裁判長裁判官　　北　　山　　元　　章
裁判官　　青　　柳　　　　　馨
裁判官　　清　　水　　　　　節


平成１２年(ﾜ)第３５６３号　特許権に基づく損害賠償請求事件
平成１４年３月１２日口頭弁論終結
判　　　　　　　　　決
原　　　　　　告    　　　アルゼ株式会社
訴訟代理人弁護士          升永    英俊同                        松本      　司同                        大島    崇志同                        岩坪      　哲同                        森末    尚孝同                  　　　戸田      　泉
訴訟復代理人弁護士        江　口　雄一郎
同                        荒井    裕樹同                        上山      　浩補佐人弁理士              廣瀬    邦夫
被　　　　　　告　　　　サミー株式会社
訴訟代理人弁護士    　　　牧　    義行同                        近藤    義徳同                        飯田    秀郷同                        栗宇    一樹同                        秋野    卓生同                        早稲本　和　徳同                        久保田　　　伸同                        七字    賢彦同                        和田    聖仁補佐人弁理士              米山    淑幸同                        黒田    博道被告補助参加人　　　　    日本電動式遊技機特許株式会社訴訟代理人弁護士    　　　島田    康男補佐人弁理士              紺野    正幸
主　　　　　　　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は，原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
１　被告は，原告に対し，１５億円及びこれに対する平成１１年１月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２　訴訟費用は，被告の負担とする。
３　仮執行宣言
第２　事案の概要
本件は，後記特許権を有する原告が，被告に対し，被告の製造・販売する製品は原告の特許権の技術的範囲に属し，同特許権を侵害すると主張して，損害賠償の支払を求めている事案である。
１　争いのない事実等（末尾に証拠を掲げた事実以外は，当事者間に争いがない。）
(1)　原告は，次の特許権（以下「本件特許権」という。）を有している。なお，本件特許権は，株式会社ユニバーサルがもと保有していたが，同社はユニバーサル販売株式会社に吸収合併され，同社は，原告に吸収合併された（甲１，２の１，２の２，弁論の全趣旨）。
ア特許番号        第１９０５５５２号
発明の名称      スロットマシン
出願年月日　　昭和５８年４月８日
出願公告年月日　    平成３年１１月１８日
登録年月日      平成７年２月２４日
イ上記特許権に係る願書に添付した明細書（ただし，平成５年１月１１日付け補正書による補正後のもの。）の特許請求の範囲請求項１の記載は次のとおりである（以下，この発明を「本件特許発明」という。）。「スタート手段のスイッチ検出により回転駆動され少なくとも１つのシンボルマークが複数箇所に設けられている複数のシンボルマークが付されたリールを複数設け，これらのリールを停止させるリールストップ手段を有し，リールストップ時に各リールに設けられたシンボルマークの入賞ライン上の組み合わせで決まる入賞ランクに応じた遊戯価値を付与するスロットマシンにおいて，乱数発生手段から順次発生される乱数から１つの乱数値を特定するサンプリング手段と，前記乱数発生手段から発生する乱数値がとる全領域中前記入賞ランク毎に任意に設定された領域を記憶する入賞確率テーブルと，前記特定された乱数値が属する入賞ランクを前記入賞確率テーブルと照合し，属する入賞ランクのリクエスト信号の発生するリクエスト発生手段と，前記リクエスト信号に基づいて入賞ライン上に入賞ランクのシンボルマークの組み合わせになる位置に各リールのストップ位置を決定し前記リールストップ手段を制御するリールストップ制御手段とを備えたことを特徴とするスロットマシン。」
(2)　上記発明の構成要件を分説すれば，次のとおりである（以下，それぞれを「構成要件Ａ」のようにいう。）。
Ａ　次のスロットマシンにおいて，
①　スタート手段のスイッチ検出により回転駆動され少なくとも１つのシンボルマークが複数箇所に設けられている複数のシンボルマークが付されたリール
を複数設け，
②　これらのリールを停止させるリールストップ手段を有し，③　リールストップ時に各リールに設けられたシンボルマークの入賞ライン上の組み合わせで決まる入賞ランクに応じた遊戯価値を付与するＢ　乱数発生手段から順次発生される乱数から１つの乱数値を特定するサン
プリング手段と，
Ｃ　前記乱数発生手段から発生する乱数値がとる全領域中前記入賞ランク毎に任意に設定された領域を記憶する入賞確率テーブルと，Ｄ　前記特定された乱数値が属する入賞ランクを前記入賞確率テーブルと照合し，属する入賞ランクのリクエスト信号の発生するリクエスト発生手段と，Ｅ　前記リクエスト信号に基づいて入賞ライン上に入賞ランクのシンボルマークの組み合わせになる位置に各リールのストップ位置を決定し前記リールストッ
プ手段を制御するリールストップ制御手段
Ｆ　以上を備えたことを特徴とするスロットマシン
(3)　被告は，別紙物件目録記載のパチンコ型スロットマシン（以下「イ号物件」という。）を，業として製造・販売していた。イ号物件の構成は，別紙イ号物件説明書記載のとおりである（ただし，別紙「イ号物件の構成に関する原告の主張」に記載した限度において，争いがある。以下，争いのある部分を「イ号物件非合意部分」ということがある。）。
(4)　被告補助参加人は，パチンコ型スロットマシン（以下「パチスロ機」という。）製造業界において，パチスロ機等に関する特許権等の知的財産権（以下「特許権等」という。）につき，これを保有する者から再実施許諾権付きで実施許諾を得て，同業界の製造業者に対して有償で再実施許諾して，その実施料を特許権者等に還元することを主たる業務としている。原告は，パチスロ機の製造のほか，特許権等の取得，管理，使用許諾等を業とする会社であり，パチスロ機関連の特許権等を多数保有している。


被告補助参加人は，パチスロ機をめぐる特許権等の管理について，いわゆるパテントプール方式による管理を行っていた。これは，特許権等の保有者が保有する特許権等を被告補助参加人に集積し，保有者が，被告補助参加人に対し，多数のパチスロ機製造業者への再実施許諾権付きで，実施許諾するというものである。そして，再実施許諾を受けた業者からの実施料の徴収は，被告補助参加人により発行された証紙を，パチスロ機製造業者が製造台数分購入して，パチスロ機に貼付するという方法によりされていた（以下，この方法を「本件パテントプール」という。）。
特許権等の保有者と被告補助参加人との間では，保有者が特許権等につき被告補助参加人に対して再実施許諾権付与の特約付きで実施許諾をする旨の実施許諾契約が締結されている（特許権等の保有者と被告補助参加人との間の契約を「本件実施契約」，被告補助参加人と再実施許諾を受けた業者との間の契約を「本件再実施契約」ということがある。）。原告は，本件パテントプールにおいて，同じくパチスロ機製造業者である高砂電器産業株式会社（以下「高砂電器」という。）と並んで，多くの特許権等を保有している会社であり，原告も，その保有する特許権等の少なくとも一部について，被告補助参加人との間で再実施権付与特約付きの実施許諾契約を締結していた。この契約は，平成６年から，毎年４月１日から翌年３月３１日まで期間を１年間として締結されているが，契約書所定の解除事由その他契約を継続し難い特段の事由のない限り契約の更新を拒否できないとの条項が置かれており，平成７年４月及び同８年４月にそれぞれ更新された。この契約の契約書は，平成６年から平成８年まで作成され（以下各年の契約を，「平成６年度契約」，「平成７年度契約」，「平成８年度契約」という。），契約書には，特許権等の番号や名称が記載された目録及び再実施許諾の対象者を記載した目録が添付されている。平成９年度以降は，原告と被告補助参加人及び本件パテントプールの他の参加者とが契約の継続の当否をめぐって対立し，原告と被告補助参加人との間で契約更新の成否につき争いが生じたことから，契約書は作成されていない。本件特許権は，原告と被告補助参加人との間で最後に作成された契約書である平成８年度契約の契約書の目録に記載されているもので，同契約においては，被告補助参加人に対して再実施許諾権付与の特約付きで実施許諾されていた。被告補助参加人と再実施許諾の対象者であるパチスロ機製造業者との間では契約書は作成されず，製造業者が被告補助参加人から証紙を購入して，これを対象パチスロ機に貼付することによって，再実施許諾がされたものとして取り扱われる。平成８年度契約で被告補助参加人から再実施許諾を受けているパチスロ機製造業者２０社は，いずれも，パチスロ機製造業者の団体である日本電動式遊技機工業協同組合（以下「日電協」という。)の当時の組合員である。(5)　平成８年度契約には，次の条項が置かれている（甲８）。「第１条（実施許諾）
甲（判決注：原告。以下同じ）は乙（判決注：被告補助参加人。以下同じ）に対して，別紙目録記載の工業所有権等について，本契約の条項に従い通常実施権を許諾する（本件実施権という。）。
②　甲は甲の保有する電動式遊技機の分野に関する公開された工業所有権等を本契約締結後速やかに乙に報告し，これに変更（出願手続中のものが登録された場合を含む。）を生じた場合も乙に報告する。」
「第３条（再実施許諾等）
甲は，別に定める会社又は個人（以下，再実施対象会社という。）に対してのみ，乙が本件実施権に基づき再実施権を許諾することを認める。②　甲は，本件実施権の対象たる工業所有権等を，電動式遊技機の分野において自ら実施する場合には，乙から再実施許諾を受けなければならない。乙は甲から要求があれば再実施権を甲に許諾する。
③　甲及び乙は，第１項の再実施権者が本件実施権に基づき再々実施権を許諾することにつき，乙がその取締役会の決議を経て再々実施許諾を承諾した会社に限り，これを承諾する（以下，再々実施権の許諾を受けた者を再々実施権者という。）。
④　乙は本件実施権を第三者に譲渡してはならない。」
「第４条（第三者許諾）
甲は，本件実施権の対象たる工業所有権等について，譲渡，担保設定，その他の処分をしてはならない。また，独占的あるいは専用実施権を他に付与してはならない。」
「第８条（契約の更新）
甲は，第１０条第１項所定の事由，その他本契約を継続し難い特段の事由がない限り当該契約の更新を拒絶できないものとする。」
「第１０条（解除）
乙において，次の各号の一に該当する事由が生じたとき，甲は本契約を直ちに解除することができる。
(イ)　第５条所定の実施料の支払いを３ケ月間怠ったとき。(ロ)　第６条第２項における証紙の数量を故意に偽ったとき。(ハ)　手形不渡り，その他銀行取引停止処分を受けたとき。(ニ)　破産，和議，会社整理，会社更生，特別清算等の申立てを受け，又は自らその申立てをしたとき。
(ホ)　その他本契約条項に関して重大な違反があったとき。②　本契約が解除により終了したときは，乙は本契約に基づく甲の一切の債務についての期限の利益を失い，全債務を直ちに甲に弁済しなければならない。」
「第１３条（信義則）
甲及び乙は，信義を守り誠実に本契約を履行する。
②　本契約に定めない事項あるいは疑義が生じた事項については，法令その他の商慣習に従うほか，甲及び乙が協議して決定する。③　甲及び乙は，前項の決定事項で重要であると認めたものについては，協定書又は覚書を作成することができる。」
同契約には，別紙として，「目録」及び「実施許諾契約第３条に基づく再実施許諾対象者一覧表」が添付され，前者には本件特許権を始めとする合計１１件の特許権ないし実用新案権が記載され，後者には被告を始めとするパチスロ機製造業者合計２０社が記載されている。


(6)　なお，本件訴訟の関連事件が，次のとおり提起され，審理されている。原告は，平成８年度契約が合意解除により終了したとの前提の下に，平成１２年に，被告補助参加人に対して，パチスロ機製造業者から徴収した再実施許諾の対価を不当利得としてその返還を求める内容の別件訴訟（当庁平成１２年(ﾜ)第３７０１号事件）を提起した。同訴訟において，原告は，被告補助参加人の平成９年６月１８日の株主総会において平成８年度契約が合意解除されたなどの理由により，同契約は平成９年３月末日をもって終了したと主張したが，東京地方裁判所（民事第４７部）は，平成１２年１０月３１日，原告主張の合意解除は認められないとして，原告の請求を棄却する判決（丙４）を言い渡した。原告が控訴したところ（東京高等裁判所平成１２年(ネ)第５７０７号事件），控訴審裁判所（同裁判所第６民事部）は，平成１３年７月１９日，控訴審における原告のその余の解除原因についての追加主張をも排斥して，平成８年度契約の解除を認めず，同契約は効力を有するとの見解の下で原告の控訴を棄却する判決（丙２６）をした。控訴審判決は，理由中で，本件実施契約及び本件再実施契約が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独禁法」という。）３条に違反するとの原告の主張に対しては，独禁法違反に該当するかどうかはパテントプール方式の運用方針によるのであるから，従前からの運用方針を再検討し，今後新規参入希望者を合理的理由なく拒否するなどしないとの方針でこれを運用することにより，独禁法違反となる事態を避けることは十分可能であると判示して，原告の主張を排斥している。
２　争点
(1)　イ号物件が本件特許発明の技術的範囲に属し，同製品の製造・販売が本件特許権を侵害するか。なかでも，
ア　イ号物件が構成要件Ｂを充足するかどうか。すなわち，イ号物件が乱数発生手段を備えているかどうか。（争点１）
イ　イ号物件が構成要件Ｄ及びＥを充足するかどうか。すなわち，イ号物件がリクエスト信号発生手段を備えているかどうか（争点２）。(2)　本件特許権についての実施許諾契約は終了したか（争点３）。
(3)　原告の損害（争点４）
第３　争点に関する当事者の主張の概要
１　争点１（イ号物件が構成要件Ｂを充足するかどうか。すなわち，イ号物件が乱数発生手段を備えているかどうか）について
(1)　原告の主張
ア　本件特許発明の技術分野（パチスロ機）での「乱数」とは，スタートレバーの操作という任意性のあるタイミングで読み出された結果，毎回，その数値の間に何らの関連性もないものを「乱数」と呼んでいるのである。被告もイ号物件説明書第５図の説明中で自認するとおり，「スタートレバーの操作という任意性のあるタイミングで読み出され，極めて高速に＋１ずつ計数していくカウンタ」は，本件特許発明における「乱数発生手段」に相当することは明白である。イ　被告は，回転円板状の数字の並び方自体が乱数か否かという議論をしているが，失当である。本件特許発明の実施例では，重複のない０～３２７６７の各数字（乱数）を並べた回転円板が，８ｍ秒に１コマ回転するので，この回転円板が１回転するには４分２２秒かかる。１ゲームの時間は最短４秒ほどであり，１ゲーム時間よりも回転時間が長いこの実施例の回転円板の数字の並びを，０，１，２，３……と１ずつ増加するようにした場合，遊技者に，当選範囲の数字の固まり（例えば０～９９，１００～５９９といった）を狙い打ちされる恐れがある。それで，実施例では，当選範囲の数字の固まりを分散させ，この恐れをなくしたのである。イ号物件の場合は，コンピューター処理の高速化に伴い，回転円板を狙い打ちされる恐れがないほど高速で回転するので（約０.１４７μ秒に１コマ回転），単純に数字を順次１つずつ増加させる配列であっても，遊技者に，当選範囲の数字の固まりを狙い打ちされるおそれがない。したがって，回転円板上の数字の並び方に意味があるのでなく，上記のような回転円板，すなわち「スタートレバーの操作という任意性のあるタイミングで特定の数字が読まれるところの，全範囲の数字が一巡するまで重複することなく現われ，一巡することを繰り返すイ号物件のカウンタ９」は，本件特許発明のＲＡＭ８０と実質的に同一であるといえる。そして，イ号物件のカウンタ９からスタートレバーの操作という任意性のあるタイミングで読み出された数値は，毎回，何らの関連性もないものとなるから，イ号物件のカウンタ９は，本件特許発明にいう乱数発生手段にほかならない。
(2)　被告の主張
ア　「乱数」について
乱数の定義については，「０～９までの数字から無作為復元抽出を繰り返して得られる数の列。完全に無秩序で，かつ全体としては出現の頻度が等しい。」（広辞苑），「再現性もなくいかなるアルゴリズムも満たさない数の列。」（マグローヒル科学技術用語大辞典）とあるように，一般的に又は技術用語として，無秩序であること，あるいは何のアルゴリズムも満たさないということが「乱数」の定義であるといえる。したがって，一定の数を加算するような，秩序を持っている数字群あるいは同一のアルゴリズムに従って出現する数字群はこの定義に該当しない。
イ　イ号物件について
イ号物件のカウンタ９は，＋１ずつの加算を順に繰り返すことによって，０～１６３８３の範囲の数値を順に発生させ，これを順次記憶手段に記憶して計数値としている。
イ号物件の計数発生装置は，
①　加算される計数値をｎ（0≦ｎ≦16382）とすると，
次の計数値＝ｎ＋１
②加算される計数値ｎが16383のとき（ｎ＝16383），
次の計数値＝０
で与えられる計数値を発生している。


このような，０から順次１ずつ増加する数列は，単純なアルゴリズムで得ることが可能であり，これをもって一般的な技術用語としての「乱数」に該当するということはできない。これと同時に，本件特許発明で特に定義された「乱数」（すなわち，前回の乱数値に１０進数の７６９という素数を加えてゆくことで得られるような数値。本件特許権に係る特許公報（甲２－１。以下「本件公報」という。）８欄１６～２５行）に該当しないことも明白である。なお，本件明細書の上記箇所では，７６９という数字である必要はなく，原理的には素数であればよいとしている。しかし，素数とは，「１およびその数自身の他に約数を有しない正の整数。ふつうは１を除いた２，３，５，７，１１など」と定義されている（広辞苑）。したがって，１を加えるイ号物件の計数発生装置が，本件特許発明の乱数発生装置に該当しないことは明白であり，イ号物件は他に乱数発生装置を有しないから，構成要件Ｂを充足しない。
２　争点２（イ号物件が構成要件Ｄ及びＥを充足するかどうか。すなわち，イ号物件がリクエスト信号発生手段を備えているかどうか）について
(1)　原告の主張
イ号物件説明書第７図の当選データは，本件特許発明のリクエスト信号に基づくリール停止制御データにほかならない。そして，同第１０図のフローにより明らかなとおり，「ＲＡＭ８０６４Ｈ～８０６７Ｈに記憶」された「当選番号に対応した停止制御用図柄データ」が，「リクエスト信号」にほかならない。
(2)　被告の主張
当選判定処理によって生成された当選役ごとの，イ号物件説明書第７図のデータは，それぞれ４バイトのデータであって，「信号」ではない。停止制御用図柄データの生成は，当選判定という処理フローの結果に基づき予め上記第７図のような各当選役に対応した４バイトのデータを選択する処理を行うのであり，一連のプログラムによってこのデータを生成するのである。「リクエスト信号」のような何らかの「信号」によって停止制御用図柄データを生成していない。イ号物件においては，「リクエスト信号」のような何らかの「信号」によってリールのストップ位置を決定しているわけでない。イ号物件説明書の処理手順においては，プログラムの処理はされているが，何らかの信号が，何らかの作動をしたり，関与したりすることは全くない。３　争点３（本件特許権についての実施許諾契約は終了したか）について
(1)　原告の主張
イ号物件が製造された平成１０年７月１日から同年１２月３１日までに，原告と被告補助参加人の間の実施許諾契約は終了していたので，被告による本件特許権の利用は適法な実施とならない。以下，その終了の原因について主張する。
ア　更新申出の不存在
平成８年度契約には，契約が自動更新されることを定めた条項はないので，被告補助参加人が平成８年度契約の更新の申出をしていない以上，同契約は平成９年３月３１日で期間満了により終了する。しかるところ，被告補助参加人は，更新の申出をしていない（このことは，被告及び被告補助参加人も争っていない。）。したがって，更新の申出を前提とする同契約８条を検討するまでもなく，同契約は平成９年３月３１日で期間満了により終了しているというべきである。
イ　被告補助参加人における決定ないし決議等
(ア)　取締役会における決定
被告補助参加人は，後記ウに述べるように，本件パテントプールが独禁法に違反するおそれがあることから，平成９年３月２８日の取締役会において，平成８年度契約を更新せず，平成９年３月３１日の期間満了により終了させて，以後は原告ら特許権等の保有者と本件パテントプールに参加している各社との間で直接の実施権設定契約を締結するように切り換えることを決定するとともに，これを甲田（原告代表者。以下「甲田」という。）が本件パテントプールに参加している各社（再実施許諾の対象者）に説明することを決定した。このことは，原告従業員乙木の作成に係る発言録取メモ（甲１２のａ４６），及び，被告補助参加人の５人の取締役の１人であった丙野（高砂電器の代表者）の陳述書（甲２１）から，明らかである。
(イ)　株主総会における決定
上記取締役会の決定を受けて，平成９年６月１８日の被告補助参加人の株主総会において，平成８年度契約を更新せず，平成９年３月３１日の期間満了により終了させることが決定された。
その際の決定された内容は，①本件パテントプールを平成９年３月３１日をもって終了すること，②原告ら特許権等の保有者は，本件パテントプールに参加している各社との間で，直接の実施権設定契約を締結すること（ただし，上記直接の実施権設定契約における実施料単価は，平成１２年３月末日までの３年間は従前と同額とし，同年４月以降は各当事者の協議による。），③被告補助参加人は上記直接の実施権設定契約の仲介及び権利者の証紙の発行業務の代行をすること，である。
ウ　独禁法違反又はそのおそれ


(ア)　平成８年度契約３条が独禁法違反であること。平成８年度契約は，３条及びこれを受けた別紙「実施許諾契約第３条に基づく再実施許諾対象者一覧表」により，再実施許諾先を２０社に制限しているものであり，同条は，この２０社の利益に反する新規参入を阻止するための条項である。現に，平成６年度契約における再実施許諾先は２１社，平成７年度契約及び平成８年度契約における再実施許諾先は２０社で，平成６年４月１日から平成９年３月３１日までの３年間，被告補助参加人から再実施許諾を受けるパチスロ機製造業者は全く増加しておらず，１社たりとも新規参入者が被告補助参加人の参加者として認められていないのである。これから分かるように，平成８年度契約３条はパテントプールを閉鎖的・制限的に行う目的の下に設けられた条項である。また，本件パテントプールにおける実施料率は，０.２％（同契約における原告への実施料配分額５０９円をパチスロ機の販売価格で除したもの）と異常に低いが，このような低率の実施料は，本件パテントプールが新規参入を阻止するための競争制限的なものであるからこそ，成り立っているのである。そうであれば，平成８年度契約を更新することは，独禁法３条違反の実行行為を行うことになる。このようなことを原告に強いることはできないから，このような場合，平成８年度契約８条の「契約を継続し難い特段の事由」が存在するというべきである。(イ)　平成９年３月３１日までの同契約の運用の実績平成９年３月３１日までの，本件パテントプールの運用の実績は，以下に述べるように，独禁法３条違反のものであった。すなわち，①本件パテントプールは，パチスロ機の製造販売に必須の特許等を含んでいたにもかかわらず，②平成９年３月３１日までに１３社の新規参入希望者がありながら再実施許諾を拒絶し，③現実に，本件パテントプールの参加者によるパチスロ機の販売シェアは，本件パテントプールが存在した平成６年４月１日から平成９年３月３１日までほぼ１００％であった。なお，平成６年１１月３０日ころ，日電協組合員以外のパチスロ機製造業者（以下「非参加者」という。）である日本回胴式遊技機株式会社は，パチスロ機の検定を行う財団法人保安電子通信技術協会（以下「保通協」という。）の検定を通過し販売することが可能となったが，被告補助参加人が本件パテントプールの参加者でないメーカーから購入しないよう通告したことから，被告補助参加人の意向に逆らうパチンコホールはおらず，結局３００台しか販売できなかった。また，統計によれば，平成８年１０月から平成９年９月までに，非参加者であるマツヤ商会が７０００台を販売しているが，平成８年度契約の契約満了期間後の販売台数を含んでおり，さらに，７０００台のうち２７５９台は，本件パテントプールの参加者であるバルテック社から特許権侵害訴訟を提起されこれに敗訴したため，実際に販売されたのは４２４１台で，全メーカーの総販売台数の０.８％にすぎず，競争に影響しない。これらの事実は，本件パテントプールの参加者による排除行為があったことを示している。
さらに，現在までの被告補助参加人の運用も閉鎖的なもので全く変わっていない。平成５年の被告補助参加人設立後，日電協に新たに加入した外国企業は，アイジーティージャパン社（平成７年１０月加入），ロデオ社（旧バークレスト社，平成７年１０月加入），アリストクラートテクノロジー社（平成１１年４月加入），の３社であるが，これはいわゆる外圧に屈したにすぎない。被告補助参加人設立後，日電協に新たに加入した日本企業は，①マックスアライド社（平成５年６月加入），②ベルコ社（平成８年４月加入），③オーイズミ社（平成７年１０月加入），④ニイガタ電子社（平成１３年９月加入）の４社しかない。そして，この４社の加入が認められたのは，以下のような理由によるのであり，組合員数が増加する形で新規参入者の加入が認められた例（実質的な意味の新規参入）は，現在まで１つもない。すなわち，①マックスアライド社は，以前日電協の組合員であったのが脱税をしたため脱退したところ，再加入を許されたにすぎない。②ベルコ社は，代表者が日電協の組合員である興進産業の関係者として以前日電協の理事をしていたことと，アークテクニコ社が除名されて空席が生じたため，加入を許されたにすぎない。③ニイガタ電子社は，以前日電協の組合員であったのが，不正遊技機問題に関連して脱退したところ，再加入を許されたにすぎない。④オーイズミ社は，平成２年以前から協力会員であり，平成４年から約９年間申込みをしていたことに加え，エレクトロコインジャパン社と瑞穂製作所が除名されて空席が生じたため，加入を許されたにすぎない。しかもこれら４社は，以上の事由に加え，既に再実施許諾を受けていた業者の競争相手とならない弱小企業であったので，新たに再実施許諾を受けることができたものである。このように，平成８年度契約及び本件パテントプールの運用はきわめて閉鎖的で，独禁法３条違反である。したがって，平成８年度契約を更新することは，独禁法３条違反の実行行為（又はそのおそれある行為）を行うことにほかならないから，同契約８条の「契約を継続し難い特段の事由」が存在するというべきである。なお，原告ほかと被告補助参加人との間の実施料返還請求事件の控訴審判決である前記東京高判平成１３年７月１９日は，「運用による」独禁法違反の回避が可能だから，平成８年度契約８条の「契約を継続し難い特段の事由」が存在せず，同契約は更新された旨を判示している。しかしながら，既に述べたように，平成８年度契約は，新規参入防止のためのシステムであり，同契約３条の再実施許諾先を２０社に限定することは，異常に低い０.２％の実施料と並んで同契約の２本柱の１つであり，「運用による」独禁法違反の回避は不可能である。
(ウ)　社会通念上の履行不能による契約終了
前記のとおり，前掲東京高判平成１３年７月１９日は，平成８年度契約の終了を認めなかったが，運用により独禁法違反を回避することが可能である旨を判示している。しかしながら，本件実施契約のそのままの維持が認められないことは，同東京高判に照らしても明らかであり，運用を変更して，第三者に実施許諾しなければならない。しかし，本件パテントプールは，日電協の組合員が新規参入者を排除して自らの利益を確保することを目的としたもので，新規参入希望者に実施許諾する目的で形成されたものではない。であれば，同契約の目的到達は不可能だから，社会通念上の履行不能ということができ，平成８年度契約は更新されずに終了したというべきである。


(エ)　公正取引委員会（以下「公取委」という。）による立入調査のおそれ平成９年３月３１日当時，平成８年度契約を更新すると，パチンコ機業界同様，パチスロ機業界も公取委に立入調査されるおそれが大きかった。当時原告は，平成１０年９月に株式店頭公開の準備に入っていた。また，平成９年当時，原告のグループ企業であるＵＤＮ社が米国ネバダ州ゲーミング委員会からスロットマシンの製造販売の免許を得て事業を行っていた。原告が独禁法３条違反で公取委から摘発されれば，原告は，店頭公開を中止せざるを得ず，かつＵＤＮ社の株式取得を禁じられ，米国ネバダ州でスロットマシンの製造販売を行うことができなくなることが明らかだったのであり，原告としては，このような危険を甘受することはできなかった。したがって，原告としては，平成８年度契約から脱退する必要があったのであり，同契約８条の「契約を継続し難い特段の事由」が存在するというべきである。
(オ)　運用による独禁法違反の回避が可能との上記東京高判の見解が机上
の空論であること
更新された平成８年度契約を，新規参入者を自由に受け入れるように運用することにより，独禁法違反の回避が可能との上記東京高判の見解は，机上の空論である。すなわち，本件パテントプールの参加者においては，特許権等を有しない業者が多数派を占めているが，これらの者は，中小企業なので競争制限の継続を望んでおり，他方，これらの者は再実施許諾を受ける者にすぎないので公取委審決の名宛人になる可能性がなく，公取委の立入調査を恐れない。これらの者は，新規参入自由化に賛成するはずがなく，本件パテントプールから独禁法違反の要素を除くことに協力しないので，原告が独禁法違反の回避をするには，自ら契約から脱退するしか方法がない。したがって，平成８年度契約８条の「契約を継続し難い特段の事由」が存在するというべきである。
(カ)　市場からの退場の強制
運用により独禁法違反を回避するために，本件パテントプールの利用を広く新規参入者にも認めると，特許権等の開発に多額の投資の負担を負っている原告は，資本力のある新規参入者（例えば，ソニー，セガなど）との競争に耐えられず，０.２％という低率の実施料を強いられている下では，市場から退場せざるを得ない。このようなことは，「特許権を誰に実施許諾するかを決定できる特許権者の権利」を不当に侵害し，財産権を保障した憲法２９条に違反する。また，新規参入者に対してのみ，自由市場で成立する通常の実施料率（例えば５％）で許諾することは，独禁法１９条，２条９項１号，不公正な取引方法（昭和５７年６月１８日公正取引委員会告示第１５号）３号所定の「差別的対価の禁止」に該当し，許されない。したがって，仮に百歩譲って，平成８年度契約３条があるにもかかわらず，新規参入者に再実施許諾する運用を行うとしても，同契約８条の「契約を継続し難い特段の事由」が存在するというべきであり，原告の更新拒絶は有効で，同契約は終了した。
(キ)　被告補助参加人の法令遵守義務違反による信頼関係破壊に基づく契
約終了
平成８年度契約１３条には「法令に従う」旨の記載がある。原告は，同契約を更新することは独禁法３条に違反すると考えていたため，独禁法違反の回避を目指して真摯に対案を示して提案したが，被告補助参加人は誠意なくこれを拒否した。これは，被告補助参加人の法令遵守義務違反の債務不履行だから，原告は信頼関係破壊に基づき契約を更新拒絶できるというべきである。
(ク)　違法集団と信じた者の集団からの脱退の自由
「ある集団の目的が違法である」と裏付資料に基づいて信じた者は，直ちにその集団から脱退する自由を有する。なぜならば，仮に裁判所が，違法集団であることが裁判上確定するまで当該参加者のその集団からの脱退を認めないとすると，違法集団であることが裁判上確定するには数年を要するので，数年後にその集団が違法であることが裁判上確定した場合には，当該参加者は，裁判確定までの数年間，違法集団にかかわる契約の履行を既に強要されており，その違法な契約の履行に係わる刑事上・民事上の責任を１００％負担させられることになり，不当だからである。本件において，原告は，被告補助参加人が独禁法違反の集団であると相当の根拠に基づいて信じたものであるから，被告補助参加人との平成８年度契約からの脱退の自由を有するというべきである。
エ　継続的契約関係の終了に関する主張（民法・商法上の一般理論）(ア)　やむを得ない事由は不要であるか又は程度の低いもので足りること知的財産権は，特許権が２０年，実用新案権が６年ときわめて存続期間が短いうえ，技術革新の進展により短期間で陳腐化することも多く，きわめて短命な権利というべきであるので，特許権者等の実施許諾契約を継続的供給契約の範ちゅうに含めて考えるのは誤りである。
しかし，仮に継続的供給契約の範ちゅうに含めるとしても，継続的契約の解消において，「契約を継続し難いやむを得ない事由」は不要というべきである。このことは，最高裁平成６年(オ)第２４１５号同１０年１２月１８日第三小法廷判決・民集５２巻９号１８６６頁（資生堂東京販売事件上告審判決）及び最高裁平成９年(オ)第２１５６号同１０年１２月１８日第三小法廷判決・裁判集民事１９０号１０１７頁〔判例タイムズ９９２号９８頁〕（花王化粧品販売事件上告審判決）の判示するところである。このことからすれば，原告と被告補助参加人間の平成８年度契約８条の「契約を継続し難い特段の事由」も，程度の低いもので足りるというべきである。
平成８年度契約は，原告が，①自由市場で成立する通常のロイヤルティよりもはるかに低い，０.２％のロイヤルティを実施料とされ，②原告自らが実施する場合にも自ら受け取る実施料よりも高い２０００円を再実施許諾の対価として支払わねばならず，③原告の下請企業に実施させる場合にも被告補助参加人の取締役会決議を経ねばならず，④自己の有する特許権等を処分できず，⑤被告補助参加人は自由に更新拒絶できるにもかかわらず，原告は「契約を継続し難い特段の事由」がなければ更新拒絶できない，という，原告にとって一方的に著しく不利益な契約である。
このような契約において，原告の唯一の権利は「契約を継続し難い特段の事由」が存する場合に更新拒絶できることである。このような，いわば原告の唯一の保険ともいうべき「契約を継続し難い特段の事由」を著しくハードルの高いものと解し，実質的に具備し得ないものとするような解釈をとることは許されない。
前記のとおり，平成８年度契約は独禁法に違反するものであるが，この点をおくとしても，原告は，相当の根拠をもって，同契約が独禁法違反のおそれありと信じたのであるから，これをもって既に「契約を継続し難い特段の事由」の要件は満たされていたというべきである。


(イ)　少数派組合員の脱退の自由
集団において，多数派と利害の対立する少数派は，集団から脱退する自由を有する。このことは，大判昭和１８年７月２０日民集２２巻１６号６８１頁（別府湯ノ花組合事件），最高裁平成７年(オ)第１７４７号同１１年２月２３日第三小法廷判決・民集５３巻２号１９３頁（ヨット共同購入クラブ事件）の判示するところである。
本件パテントプールの参加者であるパチスロ機製造業者の間では，有力工業所有権の約５０％を有する少数派（原告等）と多数派（工業所有権を全く有しないか，有していてもわずかである業者）との間に，根本的な利害の対立が存在する。少数派の欲するところは，パチスロ機の販売額のわずか約０.２％という異常に低い本件パテントプールにおける実施料率を市場価格並の率に高めることであり，他方，多数派の利益は，現在の異常に低率の実施料を維持することにある。被告補助参加人の株主総会では，参加者たる各製造業者が平等に議決権を有しているので，議決権の圧倒的多数を有する多数派が，常に少数派の利益を無視して議決権を行使することになり，原告の利益が被告補助参加人の株主総会に反映されることは永久にあり得ない。上記２つの判例に照らし，かような少数派と多数派の根本的な利害の対立がある場合，少数派は常に集団の中で自らの利益を実現できず，永久に犠牲のみ強いられるので，当該集団から脱退する自由を有するというべきである。
(ウ)　更新拒否の時点から一定期間後の契約終了
平成８年度契約８条の「契約を継続し難い特段の事由」に該当する事情が仮に存在せず，契約が期間満了後も更新されたとしても，更新拒否の時点から一定の期限を経過すれば，契約を終了させることができるとするのが裁判例である。その期限として，大阪高判平成９年３月２８日判例時報１６１２号６２頁（アロインス化粧品事件）は５か月を，札幌高判昭和６２年９月３０日判例時報１２５８号７６頁（北海道フォードトラクター事件）は１年を判示する。したがって，本件においても，原告による更新許否から５か月，長くとも１年の経過により，平成８年度契約は終了したというべきである。
(エ)　協議不調による契約終了
事情変更の原則が適用されるほどでない事情の変更があった場合であっても，事情変更による不利益を負担する当事者は，不利益軽減のため相手方と交渉し，交渉が不調となったときは，契約を解消できる。水戸地判昭和５８年９月５日判例時報１１０７号１２０頁（クロレラライト事件）及び東京地判昭和６３年１０月１８日判例タイムズ７０３号１７２頁（ドン・ドラキュラ放映中止事件）はこの旨を判示する。
本件において，原告は，公取委が平成８年３月２８日，パチンコ機業界のパテントプールに立入調査したことなどから，合理的な裏付けをもって本件パテントプールにも独禁法違反の疑いがあると考え，これを解消して，権利者が各製造業者に直接許諾する個別契約締結方式とするよう被告補助参加人と協議成立に向けて努力を重ねたが，上記(イ)のように工業所有権保有者でない者が多数派を占める被告補助参加人はこれに応ぜず，協議不成立となった。上記２つの裁判例に照らせば，平成８年度契約は，原告の真摯な努力にもかかわらず協議不調となったことにより，その満了日である平成９年３月３１日に終了したというべきである。(オ)　協議不調による信頼関係破壊に基づく契約終了また，一方の当事者が協議成立に向けて真摯な努力をしたのに協議が不調になった場合には，信頼関係を維持していくことができなくなったのであるから，将来に向かって契約を終了させることができるというべきである。上記(エ)記載の水戸地判昭和５８年９月５日等はこの旨を判示する。本件においては，原告が対案を示して，真摯に契約改訂の協議をしたのに，被告補助参加人及び多数派組合員は対案も示さずただ拒否したものであって，これは「契約を継続し難いやむを得ない事由」に該当し，原告は契約を終了させることができるというべきである。(カ)　平成８年度契約８条は，原告の更新拒絶のみを著しく困難にするも
ので，公序良俗違反により無効であること
平成８年度契約は，前記(ア)に記載したように，超低率の実施料を原告に強要し，かつ，原告もこの実施料を超える再実施料を支払わねばならず，特許権等を原告の下請企業に実施させるにも被告補助参加人の取締役会決議を経ることを要し，自らの特許権等も処分できず，被告補助参加人は自由に更新拒絶できるにもかかわらず，原告は「契約を継続し難い特段の事由」がないと更新拒絶できない。このように，平成８年度契約は，原告の更新拒絶のみを片面的に著しく困難にさせるものであるから，同契約全体又は同契約８条は，公序良俗違反として無効なものというべきである。
(キ)　商法８４条１，２項の類推適用
合名会社の社員は，定款をもって存続期間を定めなかったとき又は社員の終身間会社の存続すべきことを定めたときは，理由の存否を問わず，６か月前に予告をすることにより，営業年度の終わりに退社することができ（商法８４条１項），やむを得ない事由があるときは，会社の存続期間を定めたと否とを問わず，各社員はいつでも退社することができる（商法８４条２項）。本件においては，既に述べたように，原告にはやむを得ない事由があり，かつ原告は被告補助参加人に対して，平成８年度契約を終了させ，個別契約を締結する旨の意思表示をしているので，商法８４条２項の類推適用により，平成８年度契約の満了日である平成９年３月３１日に，原告の脱退が認められるべきである。
なお，仮にやむを得ない事由が存しないとしても，原告は，平成９年１月に平成８年度契約の終了の意思表示をしているので，上記商法８４条１項の類推適用により，平成９年度の営業年度の末日（平成１０年３月３１日）に，本件パテントプールから離脱する。したがって，仮に平成１０年３月３１日より前に原告が契約から離脱したとの主張が認められないときには，上記理由により，同日，原告が契約から離脱した旨を主張する。
(ク)　契約終了の意思表示


原告が本件パテントプールの参加者すべてに契約終了の意思表示をしなければならないとした場合には，原告は，第1に被告補助参加人の全体会議又は株主総会が開催された平成９年６月１８日に，第２に更新された平成８年度契約の満了日である平成１０年３月３１日に，第３に書面で本件パテントプールの参加者（再実施許諾の対象者）に暫定個別契約案を送付した日である平成１０年１０月３０日に，本件パテントプールから脱退した旨を主張する。仮に上記各主張が認められないとしても，原告は，平成１１年１月４日及び平成１２年１１月２１日に，それぞれ契約解消の意思表示をした。
(2)　被告及び被告補助参加人の主張
以下に述べるとおり，本件における集団的契約関係が終了したとの原告の主張はすべて理由がない。
ア　更新申出の不存在の主張について
平成８年度契約が更新のために契約当事者からの申出を要するとの主張は否認する。同契約は，平成６年度契約同様，自動更新されるものである。イ　被告補助参加人における決定や決議等の存否にかかる主張について原告と被告補助参加人間の本件実施契約及び被告補助参加人と各パチスロ機製造業者間の本件再実施契約についての，平成９年３月３１日付け合意解約の事実は否認する。原告の主張する被告補助参加人の決定や決議等の事実が存在しないことは，原告ほかと被告補助参加人との間の実施料返還請求事件の控訴審判決である東京高判平成１３年７月１９日が判示するとおりである。また，原告が平成８年度契約の終了前に更新拒絶の意思表示をしたとの主張は否認する。原告が被告補助参加人に更新拒絶の意思表示をしたことはない。
ウ　独禁法違反による契約終了の主張について
(ア)　本件パテントプールに含まれる特許権等について実施許諾の対象となる特許権等は，原告と被告補助参加人間の平成６年度ないし８年度の契約書の別紙目録に記載のものに限られるものでなく，出願中のもの及び将来登録されるものも含め，特許権等の保有者が有するすべての知的財産権である。権利者が自由にその権利を手元に留め置くことができるようなものは，そもそもパテントプールとはいわない。このように，本件パテントプールが，特許権等の保有者が有するすべての知的財産権を対象とするものであるが，独禁法違反とはならない。
原告が独禁法違反の根拠として主張する，パチスロ機に関するほとんどすべての特許権等をプールしているという点がそもそも事実と異なる。平成８年度契約の契約書の別紙目録に記載された１１件の特許権等は，必ずしもパチスロ機製造に必須のものではない。
有力な特許権等の保有者といわれる原告と高砂電器は，被告補助参加人設立以前の，特許権等管理会社３社が鼎立していた時代において，それぞれ別の管理会社に所属していたが，各パチスロ機製造業者は，自己の所属する陣営と異なる他の陣営の特許権等を侵害することなくパチスロ機を製造販売してきたものであって，このことは，上記両社の保有する特許権等の全部が，それらを実施しなくても，パチスロ機を製造販売できるということを示している。これら権利が被告補助参加人に実施許諾され，パテントプールの対象の特許権等として取り扱われた後も同様である。また，被告補助参加人に参加していない会社（例えばパチンコ機業界の大手である三共やソフィア社など）なども，多数のパチスロ機に関する特許権等を保有していたのであり，被告補助参加人に参加する業者のみがパチスロ機に関する特許権等を独占していたのではない。
(イ)　被告補助参加人の運用について
被告補助参加人においては，参加していない業者に対して，証紙の販売において販売数量の制限や販売価格の統制等を行った事実はなく，新規参入を排除するなど，独禁法に違反するような運用は行われていなかった。この点，パチンコ機業界についての審決において公取委が認定した事実状況とは，全く異なる。新規参入希望者に対し，パチスロ機業界が慎重であったのは，業界健全化のため不正機（違法パチスロ機）を製造・販売するような業者を排除する必要があり，被告補助参加人としても加入申込業者に対し審査を慎重にしたにすぎない。被告補助参加人を中心とする集団的契約関係の取扱いとは関係のない次元の話である。
(ウ)　本件パテントプールが独禁法違反でないこと
平成６年度ないし平成８年度契約の契約書においては，再実施許諾の対象者を契約書に添付された別紙に列挙された者に限定しているが，これは，実施権の許諾が特許権等の行使の一態様であることから当然に合意されるべき内容だからである。すなわち，再実施権を無制限に認めては，権利者が，権利の行使によって得られるべき利益を確実に得ることができなくなるおそれがあることから，再実施許諾権付き実施許諾を行う場合には，再実施許諾先を予め権利者と実施権者との間で決めておくのが通常である。契約締結時に再実施許諾の対象者が限定列挙されているとの一事をもって，本件パテントプールが独禁法違反であるということはできない。また，以下のように，独禁法に違反しないことを裏付ける事情もある。①　再実施許諾の対象者が限定列挙されていても，契約期間の途中で新規加入者を加える覚書を締結したり，１年ごとの契約期間満了時に，再実施権者を追加することはいつでも可能である。
②　本件パテントプールの当事者間には，新規参入者を排除するとの合意はなく，かえって，本件パテントプールを独禁法違反にならないように運用しなければならないとの考えを当事者が持っており，新規参入には慎重に対応してきた。ひとり原告代表者甲田のみが独禁法違反を回避しようと考えていたのではない。
③　当初は販売会社であった企業であっても，パチスロ機の製造を認めているところもある。また，いわゆるＯＥＭについても，参加企業でこれを行っているところもあるが，格別問題とされていない。
④　新規参入については，エレクトロコインジャパン株式会社が平成６年３月１１日に被告補助参加人の株式を取得して株主となって，本件パテントプールに参加している。平成８年にはベルコ株式会社及びバークレスト株式会社が本件パテントプールに参加を認められ，それぞれ平成９年の１月と３月から証紙の交付を受けている。
逆に，本件パテントプールの参加者であっても，違法改造機問題を起こしたり，倒産した場合には本件パテントプールから脱退させられており，この場合には，契約の解除という形を取っている。平成７年５月２２日にはアークテクニコ株式会社が，平成８年５月２３日には株式会社パル工業が脱退している。契約の解除という形で参加者を脱退させたのは，この２者だけであり，パチンコ機業界のパテントプールのように再実施許諾の対象者たる企業における役員変更等の理由で脱退させた例はない。
以上のような事情に照らしても，本件パテントプールは，パチンコ機業界におけるそれと同視することができず，独禁法に違反するものではない。
(エ)　本件紛争の実体


原告は，パテントプール方式が独禁法に違反すると考えて，パテントプール方式を解消してクロスライセンス方式の個別契約に変更すべきであるとし，関係者の合意でクロスライセンス方式の個別契約にした旨を主張する。しかし，クロスライセンス方式であっても，運用によっては独禁法に違反するとされている。したがって，パテントプール方式，クロスライセンス方式のいずれであっても，運用によって独禁法に違反する状況にならなければよいのである。被告補助参加人は，契約方式の問題ではなく，運用の問題であることを原告に説いているのであるが，原告代表者らはかたくなにこれを受け入れない。結局のところ，本件紛争は，証紙１枚２０００円の再実施許諾料及び案分実施料の配分に不満を持った原告が，自己の利益を図るために，本件パテントプールを解消したいと考え，パチンコ機業界におけるそれが独禁法違反の勧告を受けたことに乗じて，本件パテントプールを独禁法に違反すると強弁しているにすぎない。
(オ)　違法集団と信じた者の集団からの脱退の自由等の主張について本件パテントプールの集団的契約関係は，むしろ特許権等の排他的効力を減ずる方向で締結されており，その意味で競争促進的である。したがって，独禁法違反とはならず，原告がこれを独禁法違反と主張しているのは全く独自の見解にすぎない。したがって，仮に原告が独禁法違反と信じたとしても，これにより契約関係を終了させることはできない。同様に，被告補助参加人の法令遵守義務違反による信頼関係破壊の主張，社会通念上の履行不能との主張等はいずれも理由がない。
(カ)　公取委による立入調査のおそれの主張について上記のような本件パテントプールの性質から，これが独禁法違反に当たるとの原告の主張は全く独自の見解にすぎない。したがって，公取委がパチスロ機業界に対して立入調査を行うような可能性は全くなく，そのようなおそれも存在しなかった。
(キ)　市場からの退場の強制との主張について
新規参入を認めることが，原告の主張するように原告が市場から退場することに結びつく論拠は全くなく，仮に原告が市場から退場することを強制されることになるとすれば，それは原告の製品に競争力がないからにすぎない。
エ　継続的契約関係の終了に関する主張について
(ア)　契約からの脱退について
本件パテントプールは，双務的な債権債務関係から成り立つものである。本件パテントプールの形成に当たり，原告は中心的な役割を果たしたものであり，その意思表示に瑕疵があったわけではない。有効に成立した債権債務関係においては，一方当事者の意思で契約を解消することは許されない。本件パテントプールに基づいて実施料を収受しておきながら，都合が悪くなったからといって，一方的に契約関係から脱退しようとすることは，単なる債務不履行にすぎず，許されない。
(イ)　契約を継続し難い特段の事由等について
前記(2)被告の主張ウ(オ)において述べたように，本件パテントプールの集団的契約関係は，むしろ特許権等の排他的効力を減ずる方向で締結されており，その意味で競争促進的である。したがって，独禁法違反とはならず，原告がこれを独禁法違反と主張しているのは全く独自の見解にすぎない。したがって，「契約を継続し難い特段の事由」が備わっているはずもない。同様に，本件パテントプールが公序良俗違反であるということもできない。
(ウ)　平成８年度契約が原告の更新拒絶のみを著しく困難にするもので，
公序良俗違反であるとの主張について
原告は，被告補助参加人の設立に当たり中心的な役割を果たし，それ以前から存在していた他の特許権等管理会社における集団的契約関係と同様の集団的契約関係を形成した。原告は，自らの意思に基づきその利益を考慮してこのような形態を選択したのであって，こうして契約関係に入った以上，当該契約関係に拘束されるのは当然である。
(エ)　商法８４条１，２項の類推適用の主張について商法８４条１，２項が，本件のような契約関係に類推適用される余地は全くない。
４　争点４（原告の損害）について
(1)　原告の主張
被告は，平成１０年７月１日より同年１２月３１日までの間に，イ号物件を少なくとも単価３０万円で２万５０００台，合計７５億円製造販売した。被告は，このイ号物件の製造販売により少なくとも１５億円の利益を得た。よって，原告は，上記１５億円の損害賠償及びこれに対するイ号物件販売終了後の日である平成１１年１月１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(2)　被告の主張
原告主張の損害は，争う。
第４　争点に対する判断
１　争点１（イ号物件が構成要件Ｂを充足するかどうか。すなわち，イ号物件が乱数発生手段を備えているかどうか）について
イ号物件の構成については，その一部（イ号物件非合意部分）に争いがあるので，別紙イ号物件説明書記載の構成のうち争いのある部分（イ号物件非合意部分）を除いた構成を前提として，イ号物件が本件特許発明の構成要件を充足するかどうか（争点１，２）についての判断を行う。
(1)　イ号物件説明書（二　イ号物件の構造ｂ③）によれば，イ号物件は，「一般遊技用カウンタ９Ａ，ＪＡＣゲーム用カウンタ９Ｂは，『＋１』ずつの加算を順に繰り返すことにより，『０』～『１６３８３』の範囲の数値を順に発生させ，これを順次記憶手段に記憶して計数値としている。」という構成を有することが認められる。ところで，「乱数」とは，「０～９までの数字から無作為復元抽出を繰り返して得られる数の列。完全に無秩序で，かつ全体としては出現の頻度が等しい。」（広辞苑。乙１）ものということができる。乱数の定義をこのようなものと考えれば，イ号物件において発生される数値は，「＋１」ずつの加算を順に繰り返すもので，無秩序といえず，イ号物件は，一般的な技術用語としての「乱数」に該当することは，疑問の余地がないとはいえない。
(2)　しかしながら，本件明細書には，「乱数発生手段」の実施例として，前回の乱数値に１０進数の７６９という素数を加えていくという手段（すなわち，初期値を０とすると，０→７６９→１５３８→２３０７→３０７６‥‥という，０～３２７６４までの計数値を発生させる。）が記載されている（本件公報７欄４２行～８欄２５行）。このような実施例の記載を考慮すると，前回の乱数値に所定の数を加えていくような手段も，本件特許発明の「乱数発生手段」に含まれると解するのが相当である。


さらに，上記実施例には，「更新時の更新幅は第７図の処理フローに示す"＋１"，"＋３"あるいは"＋４"による素数７６９として決められるが，必ずしもこの数値でなくてもよく，原理的には素数であればよい。」との記載がある（同８欄２１行～２５行）。１は素数でないから，この記載は一部矛盾する点があるが，要するに，上記「乱数」の定義も併せ考えると，本件特許発明においては，サンプリングした結果が，関連性がなく無秩序であって，予測できないものであればよいと解される。イ号物件においては，第５図の説明にあるように，「一般遊技用カウンタ９Ａの計数する計数値は，きわめて高速（１秒間に約７００万回転）に，『＋１』ずつ順に規則的に増加していく数値である。‥‥一般遊技用カウンタ９Ａから出力される『＋１』ずつ順に増加していくスピードに対応して，計数値から特定の計数値を読み出すことは物理的に不可能であるし，前回読み出した計数値とつぎに読み出した計数値との関連性も見いだすことができない。」ものであるから，サンプリングした結果が，関連性がなく無秩序であって，予測できないとの要件を満たすというべきである。そして，このようにサンプリングした結果が，関連性がなく無秩序であって，予測できないものである以上，乱数発生手段とサンプリング手段が分かれている必要はないというべきである。
以上によれば，イ号物件は，構成要件Ｂを充足すると認められる。２　争点２（イ号物件が構成要件Ｄ及びＥを充足するかどうか。すなわち，イ号物件がリクエスト信号発生手段を備えているかどうか）について(1)　構成要件Ｄは，「前記特定された乱数値が属する入賞ランクを前記入賞確率テーブルと照合し，属する入賞ランクのリクエスト信号の発生するリクエスト発生手段と，」というものであり，構成要件Ｅは，「前記リクエスト信号に基づいて入賞ライン上に入賞ランクのシンボルマークの組み合わせになる位置に各リールのストップ位置を決定し前記リールストップ手段を制御するリールストップ制御手段」というものである。これらに照らせば，リクエスト発生手段が発生する「リクエスト信号」とは，当選した入賞ランクを示す信号を意味するものと認められる。(2)　イ号物件は，「読み出した計数値に，遊技状態に応じ選択した当選判定テーブル１３上の各当選範囲を足し込む演算によりオーバーフローが生じるか否かで役の当否を決める判定を行い，該当する当選役（当選番号）に対応した停止制御用図柄データをＲＡＭ８０６４Ｈ～８０６７Ｈに記憶する。」（イ号物件説明書三２②）という構成を有し，リールの停止制御処理において，当選図柄に対応したリール停止制御テーブルに基づいて停止指定図柄検索を行い停止指定図柄を決定し，停止制御を行っている。イ号物件説明書第１０図の当選判定処理フローにおいても，「該当する当選番号を記憶」あるいは「はずれ時の当選番号を記憶」し，その後に「当選番号に対応した停止制御用図柄データをＲＡＭに記憶」することが記載されている。
そうすると，イ号物件の「停止制御用図柄データ」（同第７図の停止制御用図柄データ（各当選役に対応した４バイトデータ））は，当選番号（当選役）に基づくものであるから，「当選番号（当選役）」は当選した入賞ランクを示す信号と認められる。
(3)　被告は，イ号物件は，一連のプログラムによって停止制御用図柄データを生成するもので，「リクエスト信号」のような何らかの「信号」によって生成するものでない旨を述べ，プログラムによって生成されるデータなどは，「信号」に当たらないと主張する。しかしながら，本件明細書の実施例の記載においても，マイクロコンピュータを用い，この上で動くプログラムによって生成されるデータを「ヒットリクエスト」あるいは「ヒットリクエスト信号」としているから，プログラムによって生成されるデータなども，「信号」に当たるものと認められる。以上によれば，イ号物件の「当選番号（当選役）」は「リクエスト信号」に当たるということができるから，イ号物件は構成要件Ｄ及びＥを充足する。(4)　イ号物件が構成要件Ａ，Ｃ及びＦを充足することは明らかである（被告においても，この点は，特に争っていない。）。よって，イ号物件は，本件特許発明の構成要件をすべて充足し，本件特許発明の技術的範囲に属する。３　争点３（本件特許権についての実施許諾契約は終了したか）について本件特許権は，平成８年度契約別紙「目録」に記載されているものであり，平成８年度契約において，原告から被告補助参加人に対して再実施許諾権付きで実施許諾され，被告を含む本件パテントプールの参加者であるパチスロ機製造業者に対して再実施許諾されていたことは，当事者間に争いがない。そこで，この平成８年度契約が更新されることなく終了したかどうかについて検討する。
(1)前提となる事実関係
前記の争いのない事実等（第２，１(1)ないし(6)）に証拠（甲６ないし８，甲１２の１ないし１４，甲１２の１６ないし２９，甲１２のａ１，ａ９，ａ１０の１及び２，ａ１８，ａ１９，乙５ないし乙２７，丙１，丙５ないし丙１１，丙１２の２ないし丙１９，丙２２ないし丙２４，丙２６ないし丙３７，丙４３，証人丁山。甲１２以外の枝番号は省略する。）及び弁論の全趣旨を総合すれば，次の事実を認定することができる。
ア　被告補助参加人は，パチスロ機業界において，パチスロ機等に関する特許権等につき，これを保有する者から再実施許諾権付きで実施許諾を得て，同業界の製造業者に対して有償で再実施許諾して，その実施料を特許権者等に還元することを主たる業務としている。原告は，パチスロ機製造業者のなかで，高砂電器と並んで，パチスロ機関連の多数の特許権等を保有している。パチスロ機には，多数の特許権等が用いられており，現在のようなパチスロ機が登場して以来，特許権等の侵害の問題をどのように解決するかがパチスロ機業界における大きな課題であった。そのため，被告補助参加人のような業種の会社が早くから登場し，特許権等の紛争の解決に当たってきた。そして，一時はこの種の会社３社が鼎立したこともあったが（そのうち１社は，甲田が代表者を務める電動式特許株式会社であった。），三社間で主導権争いを演じるのみで，問題の適切な解決に至らなかった。被告補助参加人は，このような状態を解決して特許権等の管理会社を一元化する目的で，平成５年に設立されたものである。被告補助参加人には，当時の日電協組合員２１社が４０株ずつ均等出資して株主となり，原告も４０株を出資して株主となった。


イ　被告補助参加人の紛争調整方法である本件パテントプールにおいては，被告補助参加人に参加している特許権等の保有者は，少なくとも一定数の特許権等を拠出し，被告補助参加人に対して再実施許諾権付きで実施許諾をする（本件実施契約）。この契約は書面で行われており，毎年４月１日から翌年３月３１日まで期間を１年間として締結されており，平成６年度契約から平成８年度契約まで（契約期間は，平成６年度契約は平成６年４月１日から平成７年３月３１日まで，平成７年度契約は平成７年４月１日から平成８年３月３１日まで，平成８年度契約は平成８年４月１日から平成９年３月３１日までとされている。），契約が更新され，契約書がそれぞれ作成されているが，それ以降は，原告と被告補助参加人及び被告補助参加人に参加する他のパチスロ機製造業者との間に対立が生じたため，契約書は作成されていない。
被告補助参加人に参加しているパチスロ機製造業者は，被告補助参加人が上記のような契約により保有者から実施許諾を受けている特許権等につき，被告補助参加人から再実施許諾を得て，これを実施する（本件再実施契約）。具体的には，パチスロ機製造業者は，被告補助参加人から１枚２０００円で証紙を購入し，これをその製造に係るパチスロ機に貼付するものであるが，パチスロ機製造業者がどの特許権等を使用しているかは，主としてパチスロ機製造業者の申告によっており，被告補助参加人は，この申告に基づき，特許権等の使用実績により，上記２０００円の半分の１０００円を財源として，個別の特許権等の保有者に対する配分額を決定する。パチスロ機製造業者は，被告補助参加人から証紙を購入して貼付している限り，特許権等の問題は一応解決済みのものとして行動していた。被告も，その製造するイ号物件に，被告補助参加人の印紙を貼付していた。ウ　原告と被告補助参加人との間の契約書の平成６年度契約，平成７年度契約及び平成８年度契約は，いずれも１条１項に，「甲（判決注：原告）は乙（判決注：被告補助参加人）に対して，別紙目録記載の工業所有権等について，本契約の条項に従い通常実施権を許諾する。」と定められ，別紙目録には特許権ないし実用新案権が記載されている（平成６年契約では５件，平成７年契約及び平成８年契約ではいずれも１１件）。これ以外に，原告と被告補助参加人との間で，実施許諾の対象となる特許権等について記載した契約書，覚書等の書類は，一切作成されていない。被告補助参加人から原告に支払われる実施料については，平成８年度契約においては，再実施許諾ないし再々実施許諾の対象者が製造した製品１台当たり５０９円の割合の実施料を支払うものとされている（５条１項）。本件パテントプールにおける特許権等の保有者に対する実施料の支払については，毎年前年度分について，特許権者等から実施予想の申告を，再実施許諾の対象者であるパチスロ機製造業者から利用状況の報告をそれぞれ受けたうえ，その相違点について被告補助参加人と特許権者等の代表者からなる権利評価委員会を開催したうえ調整して，当該年度の実施料の支払額を決定していた。
エ　原告は，被告補助参加人に実施許諾している特許権等につき，実施料率が市場におけるものに比べて低率であることに加えて，特許権等の多くが原告の保有するものであるにもかかわらず，原告に対する実施料の支払額が低いと考え，これに不満を抱いていた。また，パチスロ機製造業者がどの特許権等を使用しているかが，パチスロ機製造業者の自己申告によっているため，特許権等の保有者の側では自己の有する特許権等が使用されていると考えていても，製造業者からの申告がされない限り被告補助参加人が実施料の支払をしないことにも不満を抱いていた。そのような中で，公取委が，パチンコ機製造業者の間で行われていたパテントプール制度につき，平成８年３月に，パチンコ機製造業者１０社及び特許権等を管理委託されていた株式会社日本遊技機特許運営連盟（以下「日特連」という。）に対し立入調査を行い，平成９年６月に，独禁法違反と認め，違反行為を排除するよう勧告を行った。このことから，原告は，平成９年初めころから，受取実施料の額を増やすことや権利関係を明確にすることを企図して，被告補助参加人のパテントプール方式によるのでなく，個々の特許権等保有者がパチスロ機製造業者との間で個別に実施許諾契約を直接締結する方法に切り換えるべきであるとの持論を展開するようになった。
オ　原告は，被告補助参加人との間の再実施許諾権付き実施許諾契約が平成９年３月３１日をもって合意解除により終了したと主張するようになり，その結果，原告の保有する特許権等については，もはや被告補助参加人に実施許諾していないとの見解を表明している。
(2)　更新申出の不存在の主張について
証拠（甲６ないし８）及び弁論の全趣旨によれば，契約の更新に関して，平成６年度ないし平成８年度の各契約においては，次のような条項が置かれている。
平成６年度契約においては，「本契約期間の満了の５ヶ月前までに甲（判決注：原告。以下，同じ）又は乙（判決注：被告補助参加人。以下，同じ）から文書による申出がない場合には，本契約は同一条件で期間満了の日から１年間更新されるものとし，爾後も同様とする。但し，甲は，第１０条第１項所定の事由その他本契約を継続し難い特段の事由がない限り当該契約の更新を拒絶できないものとする。」（８条）とされている。
平成７年度契約においては，「乙は甲に対して申し出ることにより本契約を同一条件で期間満了の日から１年間更新することができる。但し，甲，乙は契約の更新に当たって実施許諾の対象となる工業所有権等及び実施料について協議することができる。」（８条）とされている。
平成８年度契約においては，「甲は，第１０条第１項所定の事由その他本契約を継続し難い特段の事由がない限り当該契約の更新を拒絶できないものとする。」（８条）とされている。


たしかに，これによれば，平成８年度契約においては，平成６年度契約におけるような自動更新条項が置かれていないことが指摘できる。しかしながら，前記認定の事実関係によれば，本件実施許諾契約及び本件再実施許諾契約は，本件パテントプールに参加するパチスロ機製造業者がパチスロ機の製造販売を行うための特許権等についての再実施許諾権付きの実施許諾契約であって，これに基づいて再実施許諾を受けたパチスロ機製造業者は，パチスロ機の製造・販売のために設備を備え，人員を雇用するなどするのであるから，このような本件実施許諾契約は，その性質上，１年限りで終了することを予定した契約ではなく，重大な契約違反又は契約を継続し難い特段の事情がない限り，原則として継続することを前提とした契約と解するのが相当である。このような点にかんがみれば，平成８年度契約においては，上記のとおり，「甲は，第１０条第１項所定の事由その他本契約を継続し難い特段の事情がない限り当該契約の更新を拒絶できないものとする。」との条項が置かれているものであるが，これは平成６年度契約が明文の条項を置いているのと同様に契約が自動更新されることを当然の前提としたうえで，平成６年度契約における条項のただし書きのみを記載したものと解するのが相当である。
上記のとおり，平成８年度契約においても，特段の手続を要することなく，契約は更新されるものと解すべきものであるから，平成８年度契約について原告及び被告補助参加人のいずれからも契約更新の申出がなかったとしても，同契約は更新されたものと認められる。したがって，契約更新の申出のなかったことを理由として同契約が更新されずに終了した旨をいう原告の主張は採用できない。(3)　被告補助参加人における決定ないし決議等に関する主張についてア　上記(1)認定の事実に証拠（甲９，甲１２のａ５及び前記(1)掲記の証拠）及び弁論の全趣旨を総合すれば，次の事実が認められる。(ア)　前記(1)エに認定したとおり，原告は，被告補助参加人に実施許諾している特許権等につき，実施料率が市場におけるものに比べて低率であること，特許権等の多くが原告の保有するものであるにもかかわらず，原告に対する実施料の支払額が低いことや，原告の側では自己の有する特許権等が使用されていると考えていても，製造業者からの申告がない限り被告補助参加人が実施料の支払をしないことなどに不満を抱いていた。そのような中で，パチンコ機業界のパテントプールにつき，平成８年３月に立入調査が行われ，平成９年６月に独禁法違反行為についての排除勧告があったことを契機に，原告は，平成９年初めころから，受取実施料の額を増やすことや権利関係を明確にすることを企図して，本件パテントプールを解消して，個々の特許権等保有者がパチスロ機製造業者との間で個別に直接契約を締結する方法に切り換えるべきであるとの持論を展開するようになった。原告代表者甲田は，この旨を，このころから被告補助参加人代表者丁山や，被告補助参加人の取締役を務める他のパチスロ機製造業者の代表者に，再三訴えた。しかし，原告案だと，他のパチスロ機製造業者は，再実施料の支払の負担が増加するし，被告補助参加人は，再実施許諾権者の立場から単なる証紙発行等の事務代行者の地位に転落することから，原告と並んで多数の特許権等を保有する高砂電器の代表者などを除いて，容易にこれに賛同しなかった。
(イ)　平成９年３月２８日に，被告補助参加人の取締役会が開かれた。前記のように，被告補助参加人の取締役は，代表取締役である丁山を除き，被告補助参加人に参加しているパチスロ機製造業者の代表者から構成されているが，代表取締役丁山のほか，当時の取締役の全員である甲田（原告代表者），丙野（高砂電器代表者），戊口（株式会社パイオニア代表者）及び己野（山佐株式会社代表者）が出席した。この時にも，甲田は，本件パテントプールを解消して個別契約に切り換えるべきであるとの持論を述べたが，特段の結論を得るに至らなかった。その他にも，同年２月１２日，同年４月１６日，同年５月２２日と取締役会が開催されたが，同様であった。同年６月１１日に開催された取締役会では，甲田から同様に通常実施権設定暫定契約案の説明があったが，重大な案件であるから全体会議（被告補助参加人の株主全員に加え，株主でない再実施許諾対象者２社を含む。）で同意を得るべきであるとの意見が出て，取締役会としては意見を決することができず，株主総会の後に全体会議を開き，そこに結論を委ねることとなった。(ウ)　平成９年６月１８日，被告補助参加人の株主総会が開催された。席上，議案として，決算報告が承認されたほか，定款の一部変更の件が提案され，被告補助参加人の事業目的と実際の業務とが齟齬を来したことを理由に，定款の目的の第２項に，「２，前項の工業所有権及び著作権の権利擁護並びに管理に関する事業」とあるのを，「２，遊技機に関する工業所有権及び著作権の調査，研究に関する事業」と変更するものと説明された。これらはいずれも提案どおり可決された。これに引き続いて，甲田は，本件パテントプールを解消して新たに特許権等の保有者との間で個別に実施契約をすることが同年６月１１日の取締役会で決議されたので，そのことを確認してもらいたい旨を発言した。これに対して，同取締役会に出席していた前記己野（山佐代表者）から，取締役会では本件実施契約及び再実施契約の問題は全体会議で話し合うことになったはずである旨の発言がされた。続いて，各出席者から，本件実施許諾契約及び再実施許諾契約の継続の当否や本件パテントプールが独禁法違反となるかどうかという点などについての発言がされ，結論が出なかった。甲田は，「議論しても仕方がない。」と述べて退席した。そのため，株主総会後に予定されていた全体会議は開催されなかった。その後の平成９年７月７日，前記株主総会決議に基づいて，被告補助参加人の前記のとおりの定款変更が登記された。
イ　取締役会における決定について


原告は，平成平成９年３月２８日に開かれた被告補助参加人の取締役会において，平成８年度契約を更新せず，平成９年３月３１日の期間満了により終了させて，以後は原告ら特許権等の保有者と本件パテントプールに参加している各社との間で直接の実施権設定契約を締結するように切り換えることを決定したと主張するが，同日開催された被告補助参加人の取締役会の議事録には，そのような決定がされたことを示す記載は全く存在せず，議事録以外にも，そのような明確な決定ないし合意がされたことを記載した覚書，確認書等の文書は一切存在しない。同日の取締役会における決定の内容として原告の主張するところは，従来の本件パテントプールの仕組みを根底から覆し，被告補助参加人とその参加者である各パチスロ機製造業者との関係を根本から変更するものであるから，実際に取締役会においてこのような内容の決定がされたのであれば，そのような決定は当然議事録に記載されているはずである。この議事録は，原告代表者甲田名下に押印もされているものであることに照らしても，当該議事録に記載のない事項が決定されたというのは，にわかに信用できない（なお，原告は，当該議事録は甲田名の三文判を利用して偽造されたものとして争うようであるが，原告主張によれば，このような重要な案件を提案した原告代表者甲田とすれば，議事録の内容に関心を有していたはずであり，議事録の内容に目を通していなかったとは到底考えられない。）。原告従業員乙木の作成に係る発言録取メモ（甲１２のａ４６）及び丙野（高砂電器の代表者）の陳述書（甲２１）も，前記のような事情に照らせば，容易に信用することができない。また，原告の挙げる他の証拠を考慮しても，結局のところ，被告補助参加人の取締役会において本件パテントプールを解消する旨の決定がされた旨の原告主張事実を認めるに足りる証拠はない。
ウ　株主総会における決定の主張について
上記アに認定したように，平成９年６月１８日に開かれた被告補助参加人の定時株主総会においては，甲田の発言に己野が異を唱え，各出席者から本件実施許諾契約及び再実施許諾契約の継続の当否等についての発言がされるなどして，結論の出ないまま終わったものである。原告は，同日の定時株主総会において平成８年度契約を更新せず，平成９年３月３１日の期間満了により終了させることが決定されたと主張するが，同日開催された被告補助参加人の定時株主総会の議事録には，そのような決定がされたことを示す記載は全く存在せず，議事録以外にも，そのような明確な決定ないし合意がされたことを記載した覚書，確認書等の文書は一切存在しない。原告の主張を認めるに足りる証拠はない。
エ　小括
以上のとおり，被告補助参加人の取締役会ないし定時株主総会において平成８年度契約を更新することなく，平成９年３月３１日の期間満了により終了させる旨が決定されたとの原告の主張については，これを認めるに足りる証拠がなく，採用することができない。
(4)　独禁法違反又はそのおそれに関する主張について
ア　平成８年度契約について
前記の争いのない事実等（第２，１(5)）のとおり，平成８年度契約においては，原告は本件特許権を含む特許権等につき被告補助参加人に対して通常実施権を許諾し，被告補助参加人は，所定の本件パテントプールに参加するパチスロ機製造業者に対して再実施許諾することとされている（１条，３条）。そして，原告はこれらの特許権等を自ら実施する場合であっても，被告補助参加人から再実施許諾を受ける必要があるものとされている（３条２項）。平成８年度契約においては，契約条項の文言上は，原告は第三者に対して専用実施権を設定し，独占的通常実施権を許諾することは禁じられているものの（４条），第三者に非独占的通常実施権を設定することは禁じられておらず，また，自ら被告補助参加人から再実施許諾を受けた場合に第三者に再々実施許諾をすることも自由であるが（３条３項は，同条１項の再実施権者に対してのみ再々実施権の許諾先についての制限を課しており，同条２項により再実施権の許諾を受ける原告に対しては制限を課していない。），契約当事者双方の認識としては，原告が第三者に対して非独占的通常実施権を許諾し，再々実施権を許諾することも禁じられていると解釈され，そのような運用がされていたものと認められる。イ　パチンコ機業界のパテントプールとパチスロ機業界のそれとの比較上記(1)認定のとおり，パチンコ機業界においては，公取委により，独禁法違反行為について排除勧告がされたものである。原告は，パチスロ機業界のパテントプールも，パチンコ機業界のパテントプールと同様であり，そのため，本件パテントプールも独禁法違反であるか，又はそのおそれがあったと主張する。そこで，まずパチンコ機業界のパテントプールについて検討する。
(ア)　パチンコ機業界のパテントプールについて
証拠（甲９，甲１２のａ２６）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
パチンコ機業界においては，特許権等を有する製造業者１０社が，その保有する特許権等を，日特連に管理委託し，日本遊技機工業組合（以下「日工組」という。）の組合員（１９社。国内のパチンコ機製造業者のほとんどすべて）に実施許諾していた。
日特連が保有又は管理する特許権等はパチンコ機の製造を行う上で重要な権利であり，これらの実施許諾を受けることなしにはパチンコ機の製造を行うことは困難となっていると公取委に認定されている。日工組の組合員はすべて日特連から特許権等の実施許諾を受けてパチンコ機の製造を行っていた。日特連は，既存のパチスロ機製造業者である日工組組合員の利益の確保を図るため，かねてから，パチンコ機の製造分野への参入を抑止する方針の下に，自己が所有又は管理する特許権等の実施許諾に当たり，パチンコ機を製造している組合員以外の者に実施許諾を行わず，同分野への参入を抑止していた。同業界のパテントプールには，以下のような新規参入防止方策があった。すなわち，他業界からの新規参入防止のため，組合員の資本が買収されることを防ぐよう，実施許諾契約において，実施許諾の相手方の会社が商号，標章，代表者及び役員の構成等に変更があった場合には日特連に届け出て承認を得なければ契約を解除され得るものとされ，また，企業の構成又は営業状態に変更があった場合には，特許権等の保有者に届け出てその承認を得なければ，特許権者が実施許諾を拒否できることとされていた。加えて，昭和６０年秋ころまでに，新規参入の希望が増えたところから，上記１０社のうち９社は，新たに特許権等を取得して日特連及び上記９社における特許権等の集積に努め，日特連の取締役会などにおいて，新規参入防止のための障壁を強化するとの方針を確認して，この方針に基づいて新規参入を排除してきた。


次に，同業界のパテントプールにおける競争制限的方策には，以下のようなものがあった。①日特連の，組合員向け実施許諾契約には，原価を割る販売を禁ずる乱売禁止条項があり，パチンコ機に貼付する証紙の販売の際，製造業者と販売の相手方との間の契約書を提出させて価格を監視し，これを根拠に日工組の会合において安売りを行わないよう指導がなされてきた。②他の組合員が開発し，既に検定承認を受けている新機種と同等又は類似のパチンコ機を製造・販売するときには，当該組合員の承認を要することとされていた。③パチンコ機の販売業者の日工組への登録制がとられていた。④パチンコ機の検定を代行する保通協への型式試験の申請台数の組合員ごとの上限が設定されていた。
このような制度に対し，公取委は，パチンコ機製造の分野における競争を実質的に制限しているものと認め，独禁法２条５項の私的独占に該当し，同法３条に違反するとした。そして，上記１０社及び日特連に対し，パチンコ機の製造分野への新規参入排除の方針の破棄，同方針に基づいて行った措置の撤回，商号，標章，代表者及び役員の構成等に変更があった場合並びに上記企業の構成又は営業状態に変更があった場合に関する条項の削除等，これらによって，今後，同分野への新規参入排除をしないことなどを勧告した。
(イ)　本件パテントプールについて
他方，前記争いのない事実等に前記(1)認定の事実，証拠（甲１２のａ２１ないし２８，ａ５０，ａ５３ないし５８，甲３６ないし甲４６，甲５８，丙４０，丙４１，丙４４，丙４５及び証人丁山。甲１２以外の枝番号は省略する。）及び弁論の全趣旨を総合すれば，以下の事実が認められる。本件パテントプールにおいては，特許権等を有する製造業者５社などが，その保有する特許権等を，被告補助参加人に管理委託し，被告補助参加人が，日電協の組合員２０社（平成７年度契約及び平成８年度契約。平成６年度契約では２１社であるが，いずれにせよ国内のパチスロ機製造業者のほとんどである。）に実施許諾している。被告補助参加人の設立前，特許権等の管理会社３社が鼎立していた時期には，どの特許権等管理会社にも帰属しないでパチスロ機を製造する会社
もあった
本件パテントプールの参加者（日電協組合員）によるパチスロ機の販売シェアは，本件パテントプールが存在した平成６年４月１日から平成９年３月３１日までほぼ１００％であった。なお，平成６年１１月３０日ころ，非参加者である日本回胴式遊技機株式会社は，保通協の検定を通過し販売することが可能となったが，被告補助参加人が，被告補助参加人から再実施許諾を受けていないメーカーから購入しないよう通告したことなどから，３００台しか販売できなかった。また，統計によれば，平成８年１０月から平成９年９月までに，非参加者であるマツヤ商会が７０００台を販売しているが，これは平成８年度契約の契約期間満了後の販売台数を含んでおり，さらに，７０００台のうち２７５９台については，本件パテントプールの参加者であるバークレスト社から特許権侵害訴訟を提起されこれに敗訴したことから，実際に販売されたのは４２４１台で，全メーカーの総販売台数の０.８％にすぎなかった。
パチスロ機業界において，平成９年３月３１日までに，被告補助参加人に対し１３社の新規参入希望者があったが，そのほとんどが被告補助参加人から再実施許諾を受けることができなかった。平成６年度契約から平成８年度契約の契約期間３年間において，被告補助参加人から新たに再実施許諾を受けることができるようになったパチスロ機製造業者は，外国企業２社（アイジーティージャパン社，ロデオ社（旧商号バークレスト社））と日本企業１社（ベルコ社）のみであった。
(ウ)両者の比較
上記を比較すると，本件パテントプールにおいては，競争制限的な制度は格別設けられていない。日電協及び被告補助参加人は，いずれも，組合員が製品を製造販売する上で，その数量や型式を制限するなどの規制を一切設けていない。また，パチスロ機業界においても新規参入が難しい状況にあったことは認められるものの，日電協や被告補助参加人において，新規参入の防止を何らかの方針として掲げ，この方針を確認したようなこともない。
さらに，本件パテントプールにおいては，その対象となる特許権等は，上記(1)認定の事実に照らせば，原告のような保有者が有するすべての特許権等ではないというべきである。特許権等の保有者は，自己の有するすべての特許権等を当然に被告補助参加人に参加しているパチスロ機製造業者に使用させなければならないものではなく，被告補助参加人に対して実施許諾する特許権等を自己の意思で選択することができるのであるから，パチスロ機製造に必要な特許がすべて被告補助参加人により管理されているわけではない。また，被告補助参加人の設立前，特許権等の管理会社３社が鼎立していた時期には，どの特許権等管理会社にも帰属しないでパチスロ機を製造する会社もあったのであり，平成９年当時もこの状況に格別変化があったとは認められないから，被告補助参加人に管理されている特許権等が，パチスロ機の製造において不可欠な特許権等であるということはできない。
ウ　小括
以上によれば，平成８年度契約の下における本件パテントプールは，パチンコ業界におけるそれとは相違する点が少なくない。すなわち，被告補助参加人においては，競争制限的な内部の規制は存せず，かつその管理する特許権等は，パチスロ機の製造に不可欠な特許権等を網羅しているとはいえないし，特許権等の保有者もすべての権利を拠出しているわけではない。したがって，これらを全体として見れば，拘束の度合いは弱く，独禁法３条に定める私的独占，あるいは不当な取引制限，１９条に定める不公正な取引方法に当たるとまでは認められない。ちなみに，平成８年度契約の期間満了後に出されたものであるが，「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」（平成１１年７月３０日公取委事務局）は，次のような内容を定めている（同指針は，一般的に考えられる特許権等と独禁法の関係に関する解釈に格別新しい内容を付け加えているわけでないので，平成９年当時の公取委の考え方を知るうえでも，参考となると思われる。）。
ａ　パテントプール自体が独禁法に違反するものではない。ｂ　構成員に特許製品等の販売価格，製造数量，販売数量，販売先，販売地域等についての制限が相互に課され，これにより一定の製品市場における競争が実質的に制限される場合には，不当な取引制限として独禁法違反となる。また，構成員に対し研究開発の分野，ライセンスの許諾先，採用する技術などについての制限が相互に課され，これにより一定の製品分野又は技術市場における競争が実質的に制限される場合についても同様である。


ｃ　例えば，一定の製品分野において競争関係にある複数の権利者が当該製品分野に関連する特許等のパテントプールを組織し，この組織体に特許等を集積するとともに，現在及び将来の改良技術等をすべて当該組織体に集積する結果，当該集積された特許等のライセンスを受けることなくしては当該製品分野等における事業活動が困難となっている場合において，当該パテントプールを利用して，複数の権利者が新規参入者や特定の既存事業者に対するライセンスを合理的な理由なく拒絶することなどにより，他の事業者の新規参入を阻害したり，既存事業者の事業活動を困難にさせることは，これらの行為により一定の製品市場又は技術市場における競争が実質的に制限される場合には，私的独占として違法となる。この指針に照らしても，被告補助参加人において行われている運用は，ここに掲げられている基準に抵触するものではない。
エ　原告の主張の検討
以上検討したところよれば，本件パテントプールが独禁法違反であることを前提とする原告の主張（第３，３(1)イ(ア)，(イ)，(ウ)，(オ)）は，いずれもその前提を欠くものであるから，その余の点について検討するまでもなく理由がない。そこで，以下，第３，３(1)イのその余の主張につき検討する。(ア)　原告の主張イ(エ)（公取委による立入調査のおそれ）について上記イ，ウに認定したとおり，パチンコ機業界のパテントプールと本件パテントプールとは少なからず相違があり，パチンコ機業界に公取委が立入調査をしたからといって，パチスロ機業界にも同様に立入調査をするおそれがあると直ちにいうことはできない。また，平成９年当時，パチスロ機業界に公取委が立入調査をする可能性があったことをうかがわせる具体的な証拠も存しない。前記(2)において説示したとおり，本件実施許諾契約が，その性質上，重大な契約違反又は契約を継続し難い特段の事情がない限り，原則として継続することを前提とした契約であることを考慮すると，平成８年度契約８条が，原告において契約の更新を拒絶することができる事由として定める「契約を継続し難い特段の事由」とは，事情変更の原則が適用されるような事情か，あるいはそれに準ずるような重大な事情をいうものと解するのが相当である。そうすると，前記のとおり，パチンコ機業界のパテントプールと本件パテントプールとは少なからず相違があり，本件パテントプールをもって直ちに独禁法違反ということができないことを考えると，パチンコ機業界に公取委が立入調査をしたという事情のみをもって「契約を継続し難い特段の事由」が存在するものということはできない。
(イ)　原告の主張イ(カ)（市場からの退場の強制）について原告の主張する内容の当否はおくとしても，「本契約を継続し難い特段の事由」を前記のように解することに照らせば，同事由が存在するというためには，現にこれに該当する具体的な事由が存在していることを要するというべきであって，単なる抽象的な可能性ではこれに当たらないというべきである。原告の主張する内容をもって，同事由が存在すると認めることはできない。(ウ)　原告の主張イ(キ)（被告補助参加人の法令遵守義務違反による信頼関係破壊に基づく契約終了）について
前記の当事者間に争いのない事実等に記載したとおり，平成８年度契約１３条２項には，「本契約に定めない事項あるいは疑義が生じた事項については，法令その他の商慣習に従うほか，甲及び乙が協議して決定する。」とあるが，法令を遵守することは当然のことであり，同項は訓示規定であって格別の意味を持つものでなく，その違反自体が直ちに独立して解除事由に結びつくものとして規定されているものとは解されない。また，この点をおくとしても，被告補助参加人の行為が独禁法に違反するとまでは認められないことは既に説示したとおりであるから，被告補助参加人の行為により原告との間の信頼関係が破壊されているということもできない。したがって，原告の主張は採用できない。(エ)　原告の主張イ(ク)（違法集団と信じた者の集団からの脱退の自由）
について
前記(ア)に説示したとおり，平成８年度契約８条にいう「契約を継続し難い特段の事由」が事情変更の原則が適用されるような事情か，あるいはそれに準ずるような重大な事情をいうものと解すべきことからすれば，仮に原告の主張するように，構成員は，契約上属している集団から，当該集団の目的が違法であることを理由として脱退する自由を有しているとしても，そのためには当該集団の目的が違法であると認めるに足りる具体的な事由が客観的に存在することを要し，単に構成員においてそのように信じたというだけでは足りないというべきである。そうすると，本件においては，被告補助参加人の行為が独禁法に違反するとまでは認められないことは既に説示したとおりである。原告の主張は，採用することができない。
(5)　継続的契約関係の終了に関する原告の主張についてア　原告の主張エ(ア)（やむを得ない事由は不要であるか又は程度の低いもので足りること），同エ(ウ)（更新拒否の時点から一定期間後の契約終了），同ウ(エ)（協議不調による契約終了），同エ(オ)（協議不調による信頼関係破壊に基づく契約終了），同エ(キ)（平成８年度契約８条が公序良俗違反であること）について平成８年度契約８条にいう「契約を継続し難い特段の事由」が事情変更の原則が適用されるような事情か，あるいはそれに準ずるような重大な事情をいうものと解すべきことは，既に前記(4)エ(ア)において説示したとおりであって，これを程度の低いもので足りるとする原告の主張は，採用できない。原告の主張エ(ア)についていえば，本件の事実関係の下において単に原告が平成８年度契約が独禁法に違反しているおそれがあると信じたことだけでは，「契約を継続し難い特段の事由」に当たらない。また，同エ(オ)についていえば，本件の事実関係の下においては，協議不調となり，原告と被告補助参加人との間の信頼関係が既に維持されていないとしても，これをもって「契約を継続し難い特段の事由」があるということもできない。
また，原告の主張エ(ウ)(エ)(カ)についていえば，既に前記(2)及び(4)エ(ア)において説示したところに照らせば，平成８年度契約８条が公序良俗に違反するものということはできず，同契約自体が公序良俗に違反するものでもない。したがって，単に契約の一方当事者が更新を拒絶すればその後一定期間の経過により契約が終了するとか（原告の主張エ(ウ)），不利益軽減のための交渉が不調となったときには契約を解除できる（同エ(エ)）といった主張は，平成８年度契約において定められた契約更新に関する条項（８条）の趣旨を無視するものであって，採用することができない。
イ　原告の主張エ(イ)（少数派組合員の脱退の自由）及び同エ(キ)（商法８４条１，２項の類推適用）について


平成１７年（行ケ）第１０８０３号審決取消請求事件
平成１８年７月６日口頭弁論終結
判決
原告ミサワホーム株式会社
訴訟代理人弁護士松尾   翼
同小杉丈夫
同西村光治
同鈴木広文
訴訟代   理人弁   理士土井清暢
被告住友林業株式会社
訴訟代理人弁理士羽鳥   修
同岩池満
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１当事者の求めた裁判
１原告
(1)特許庁が無効２００５－８０１７６号事件について平成１７年９月２９日にした審決を取り消す。
(2)訴訟費用は被告の負担とする。
２被告
主文同旨
第２当事者間に争いのない事実
１手続の経緯
原告は，発明の名称を「蔵型収納付き建物」とする特許第２５１７８３３号の特許（平成５年５月１９日出願，平成８年５月１７日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は２である。）の特許権者である。被告は，平成１７年６月７日，本件特許を無効とすることについて審判を請求し，特許庁は，この請求を無効２００５－８０１７６号事件として審理した上，同年９月２９日，「特許第２５１７８３３号の請求項に係る発明についての特許を無効とする。」との審決（以下，単に「審決」という。）をし，同年１０月２０日，その謄本を原告に送達した。
２特許請求の範囲
本件特許に係る明細書（以下，本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項１，２の各記載は，次のとおりである（以下，請求項１，２に係る各発明を「本件発明１」，「本件発明２」といい，これらをまとめて「本件発明」という。）。
「【請求項１】上下階に亘って複数の室を配置した建物において，天井高に差を設けた室を下階に配置し，前記天井高の差に応じて室間の床面に高低差を設けた室を上階に配置し，高床面室の床面から屋根裏までの空間を蔵型収納空間としたことを特徴とする蔵型収納付き建物。」「【請求項２】低床面室に面して前記高床面室の出入口を設け，該出入口に至る階段を前記低床面室に設けたことを特徴とする請求項１に記載の蔵型収納付き建物。」
３審決の理由
別紙審決書の写しのとおりである。要するに，本件発明１は，「ディテール９６」（株式会社彰国社，昭和６３年４月１日発行，１９８８－４春季号）の８４頁～８５頁（以下「刊行物１」という。甲１）に記載された発明（以下「引用発明」という。）及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，本件発明２は，引用発明，「ディテール８１」（株式会社彰国社，昭和５９年７月１日発行，１９８４－７夏季号）の１０３頁～１１０頁（以下「刊行物２」という。甲２）に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである，というものである。
審決が上記結論を導くに当たり認定した引用発明の内容，本件発明１及び２と引用発明との一致点・相違点は，次のとおりである。
(1)引用発明の内容
下階に居間，アトリエを，上階に２階ホール・寝室，屋根裏部屋を配置した建物において，天井高に差を設けた居間と，アトリエと，を下階に配置し，アトリエの床の高さが居間よりも低い位置に形成され，居間の天井の位置に応じた２階ホール・寝室の床面と，居間の天井よりも高い位置に形成したアトリエの天井の位置に応じた屋根裏部屋の床面とが形成され，屋根裏部屋の床面は，２階ホール・寝室の天井高の中間より若干低い位置で，２階ホール・寝室の床面よりも高く形成され，床面に高低差を設けた２階ホール・寝室，屋根裏部屋を上階に配置し，屋根裏部屋の床面から屋根裏までの空間を屋根
裏部屋とした建物
(2)本件発明１と引用発明との一致点
「上下階に亘って複数の室を配置した建物において，天井高に差を設けた室を下階に配置し，室間の床面に高低差を設けた室を上階に配置した建物」である点。
(3)本件発明１と引用発明との相違点
ア本件発明１は，上階の室間の床面の高低差が下階の室の天井高の差に応じたものであるのに対し，引用発明は，そのような構成になっていない点（以下「相違点１」という。）。
イ本件発明１は，高床面室の床面から屋根裏までの空間を蔵型収納空間としたのに対して，引用発明は，その点について不明である点（以下「相違点２」という。）。
(4)本件発明２と引用発明とは，本件発明１の場合と同様に，上記(2)の点で一致し，上記(3)ア及びイの各点（相違点１，２）で相違するほか，次の点でも相違する。
本件発明２は，低床面室に面して前記高床面室の出入口を設け，該出入口に至る階段を前記低床面室に設けたのに対し，引用発明は，その点について不明である点（以下「相違点３」という。）。
第３原告主張の取消事由の要点
審決は，本件発明の要旨の認定，引用発明の認定，本件発明と引用発明との相違点の認定を誤り，本件発明の進歩性の判断を誤ったものである（審決における引用発明の認定（審決書３頁１６行～２６行），本件発明と引用発明との一致点・相違点の認定及び相違点の判断（審決書４頁１行～５頁２０行）は，争う。）。
本件発明の「天井高に差を設けた室を下階に配置し」との構成は，下階に配置された複数の室の床高が同一であることを当然の前提とし，これを必須要件とするものであるから，引用発明の下階に配置された「居間」，「アトリエ」（アトリエの床の高さが居間よりも低い位置に形成されている。）とは，全く異なるものである。


審決は，本件発明の上記前提を無視し，単純に「複数の室」として，引用発明における「居間」，「アトリエ」と対比したものであって，上記相違を看過することにより，本件発明の進歩性を誤って否定したものである。審決は，特に，「下階の天井の位置が上階の床面の位置に影響する点では，本件発明も刊行物１記載の発明（判決注：引用発明）も共通するものである以上，本件発明のように，『天井高』を基準とするか，『天井の位置』を基準とするかに，技術的な意義はなく，また，天井と床面の間の高さが若干異なるとしても単なる設計事項にすぎない」（審決書５頁下から１３行～下から９行）とするが，これは本件発明の上記前提を理解しないものであり，誤りである。
第４被告の反論の要点
審決における引用発明の認定，本件発明と引用発明との一致点・相違点の認定，相違点の判断に誤りはなく，また，本件明細書（甲４）の特許請求の範囲には，下階に配置された複数の室の床高が同一であることは記載されていないから，原告の主張は，特許請求の範囲の記載に基づかないものであって，失当である。
第５当裁判所の判断
１原告は，本件発明は下階に配置された複数の室の床高が同一であることを当然の前提とし，これを必須要件とするにもかかわらず，審決は，この点を無視したため，本件発明と引用発明との相違点を看過し，本件発明の進歩性を誤って否定した旨主張するので，検討する。
(1)特許の要件を審理する前提としてされる特許出願に係る発明の要旨の認定は，特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか，あるいは一見してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなど，発明の詳細な説明の記載を参酌することが許される特段の事情のない限り，特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである（最高裁判所昭和６２年（行ツ）第３号・平成３年３月８日第二小法廷判決，民集第４５巻３号１２３頁参照）。
(2)これを本件についてみるに，本件特許の特許請求の範囲には，本件発明において下階に配置された室に関し，「上下階に亘って複数の室を配置した建物において，天井高に差を設けた室を下階に配置し」との記載が請求項１にあるにとどまり，下階に配置された複数の室の床高が同一であることを示す記載は見当たらず，上記床高が同一である場合に限られないことは，一義的に明確であり，また，誤記であることが一見して明らかであるとも認められないから，本件発明の下階に配置された複数の室の床高が同一であると限定して理解することはできない（なお，本件明細書（甲４）において，第２図，第４図の記載は，下階に配置された複数の室の床高が同一である場合を示していることがうかがわれるものの，発明の詳細な説明には，下階に配置された室について，段落【００１０】，【００１１】，【００２８】，【００２９】などの記載があるにとどまり，本件発明において，下階に配置された複数の室の床高が同一であることは当然の前提であり，必須要件であるという原告の主張を裏付ける記載は，見当たらない。）。
(3)そうすると，審決が，本件発明において下階に配置された複数の室の床高が同一であることを必須要件とするものとして，引用発明と対比しなかったことに誤りはなく，したがって，審決が本件発明と引用発明との相違点を看過することにより，本件発明の進歩性を誤って否定したとの原告の主張は，その前提を欠くものであって，採用することができない。２原告は，審決が本件発明の進歩性の判断を誤ったと主張し，審決における引用発明の認定，本件発明と引用発明との一致点・相違点の認定及び相違点の判断を争うとしているが，上記１で検討した点のほかには，審決が誤りであるとする具体的事由を主張するものではなく，上記主張は採用することができない。念のため，審決の認定・判断について，以下検討する。
(1)引用発明について
ア刊行物１（甲１）には，「２階に上がる１段目のステップに腰をかけ，反対側の造り付けのベンチと暖炉を挟んで向かいあえるコーナーを捻出し居間とした。」（８５頁右下５行～７行）との記載がある（原告も争っていない。）。
イ刊行物１（甲１）の８４頁の配置・１階平面図及び矩計図，８５頁の玄関・居間平面詳細図，Ｂ－Ｂ断面図からは，刊行物１には，「１階に居間が配置され，居間の隣に，アトリエが配置され，アトリエの床面は，居間の床面よりも低い位置（３６０ｍｍ）に形成されている。アトリエの天井（天井高は４０００ｍｍ）は，居間の天井（天井高は２３４０ｍｍ）よりも高い位置に天井を形成してある。居間の上階に床面の高さが等しい２階ホール，及び寝室を配置し，アトリエの上階に屋根裏部屋を配置してある。２階ホール・寝室の床面が，居間の天井の位置に応じた位置（居間天井高＋４５０ｍｍ）にある。屋根裏部屋の床面が，アトリエの天井の位置に応じた位置（アトリエ天井高＋３６０ｍｍ）にある。屋根裏部屋の床面は，２階ホール・寝室の天井高の中間より若干低い位置で，２階ホール・寝室の床面より高い位置にある。屋根裏部屋の床面から屋根裏までの空間を屋根裏部屋とした建物である。」（審決書３頁２行～１２行）ことが記載されていると認められる（原告も争っていない。）。
ウ刊行物１（甲１）の８４頁の矩計図によれば，「建物全体からみると，居間とアトリエは下階であること，及び２階ホール，寝室，屋根裏部屋が上階であることは当業者に自明な事項である」（審決書３頁１３行～１４行）ということができる。
エ上記アないしウによれば，刊行物１には前記第２，３(1)のとおりの発明（引用発明）が記載されているものと認定することができるから，審決における引用発明の認定に誤りはない。


(2)本件発明１と引用発明との一致点・相違点について本件発明１の構成は前記第２，２のとおりであるところ，本件発明が下階に配置された複数の室の床高が同一であることを必須要件としていないことは，前記１において検討したとおりであり，また，審決の引用発明の認定に誤りがないことは上記(1)のとおりであるから，引用発明の「下階に居間，アトリエを，上階に……寝室，屋根裏部屋を配置した」との構成が，本件発明１の「上下階に亘って複数の室を配置した」に相当し，引用発明の「居間」，「アトリエ」，「寝室」，「屋根裏部屋」が，それぞれ本件発明１の「室」に，引用発明の「屋根裏部屋」が本件発明の「高床面室」に相当するとした審決の認定（審決書４頁３行～７行）はいずれも是認することができ，審決が，前記第２，３(2)，(3)のとおり，本件発明１と引用発明との一致点・相違点を認定したことに，誤りはない。
(3)相違点１について
ア本件明細書（甲４）には，次の記載がある。
「【０００５】……本発明はこのようなデッドスペースを積極的に利用し，円滑かつ効率的に家具等を収納することができる大きな収納空間を備えた建物を提供することを目的とする。」
「【０００６】【課題を解決するための手段】……天井高に差を設けた室を下階に配置し，前記天井高の差に応じて室間の床面に高低差を設けた室を上階に配置し，高床面室の床面から屋根裏までの空間を蔵型収納空間として構成した。」
「【０００８】【作用】……高床面が従来の吹抜け上部空間を仕切ることになり，前記高床面室の床面から屋根裏までの空間を蔵型収納空間として有効に利用することができる。」
「【００１１】……１階部分に居室２ａ，居室２ｂ，居室２ｃを配置し，これらの居室の内，居室２ｃの天井高は他の居室よりも高くなっており吹抜け状に構成されている。従来の住居の吹抜け上部は２階の屋根裏であったり，２階の天井であったりしていたが，この実施例にかかる蔵型収納付き建物１では吹抜け上部を蔵型収納空間７として構成し，デッドスペースであった吹抜けの上部空間を収納空間に利用している。」「【００１３】該高床面４は居室２ｃ（以下，吹抜け居室２ｃともいう）の上方の空間を仕切るものであり，吹抜け居室２ｃの天井高が他の居室２ａ，２ｂよりも高いことに応じて，居室３ａの床面（低床面５）より高く設けられている床面である。
【００１４】該低床面５から高床面４までの高さは，前記吹抜け居室２ｃの居住性や前記高床面室７０への物品の搬入搬出の容易性等で決定される。低床面５から高床面４までの高さが高すぎると，物品の出し入れが困難になり，前記蔵型収納空間７の役割が薄れることになる。一方，低床面５から高床面４までの高さが低すぎると吹抜居室２ｃの天井の開放感を満足させることができなくなってしまう。
【００１５】そこでこの実施例では前記低床面５から約１．２ｍの高さに前記高床面４を設けている。このような高さであれば，平均的な大人が前記低床面５から生活用品を上げ下げするのにそれほど困難ではないし，前記吹抜け居室２ｃの天井高を通常の居室の天井高よりも約１ｍ以上高くすることができて居室２ｃの天井の開放感を満足させることもできる。
【００１６】なお，低床面５から高床面４までの高さの下限と上限は，吹抜け居室２ｃの居住性，前記高床面室７０への物品の搬入搬出の容易性等を考慮して１ｍ以上１．５ｍ以下であることが望ましい。【００１７】前記前壁部７２は……その高さは前記高床面４の前端部４ｂから前記屋根裏６までの高さに対応して約２ｍである。……該出入口７３は前記前壁部７２の高さの範囲内で約１．８ｍの高さに構成されており，平均的な身長の大人が生活物品を円滑に搬出したり搬入できるようになっている。
【００１８】なお，出入口７３の高さは前記前壁部７２の高さに応じて２ｍ程度の高さに構成することもできる。これは平均的な身長の大人が生活物品を搬入搬出する際にその生活物品を持ち上げている状態でその高さをコントロールすることができることによる。一方，出入口７３の高さの下限は１．４ｍ程度以上であることが望ましい。これは平均的な身長の大人が生活物品を搬入搬出する際に，腰や頭を下げれば物品を搬入したり搬出することができる高さだからである。」
「【００２０】前記低床面５上には前記高床面室７０に至る階段７４が設けられており，前記高床面４と前記低床面５との高低差に等しく，該階段７４の高さは約１．２ｍに構成されている。従来の屋根裏利用の収納部の高さが約２．４ｍであり，屋根裏まで伸縮式階段等を使って昇り降りする構成であったのに比較して，本実施例に係る建物では前記階段７４を使って円滑にかつ効率的に物品を保管，収容することができるようになっている。
【００２１】前記後壁部７１は，蔵型収納空間７の後方を覆うもので，その幅は前記高床面４の幅に対応した幅であり，その高さは平均的な身長の大人が屈んだ状態で活動することができる高さ，例えば１．２ｍの高さを具えている。また前記側壁部は蔵型収納空間７の側方を覆うもので前記前壁部７２，前記後壁部７１，屋根裏６の傾斜にそれぞれ整合するように台形状に構成されている。」
「【００２９】このような構成では前記高床面室７０の下階に例えば台所や便所や浴室等の水まわり７０Ａを配置し，その上層に高い天井高を必要としない室７０Ｂを配置することができ，また前記低床面室３０ａの下階に天井高の高さを活かした居室７０Ｃ等を配設することができ，しかも前記高床面室７０の床面から天井裏までの空間を蔵型収納空間７にすることができる。」
請求項１記載のとおり，本件発明１における「蔵型収納空間」は，「天井高の差に応じて室間の床面に高低差を設けた室を上階に配置」するものであり，「高床面室の床面から屋根裏までの空間を蔵型収納空間とした」ものであるが，本件明細書の上記記載に照らせば，「蔵型収納空間」を形成するための高床面の位置は，主に下記①～④の点を考慮して決定することになるものということができる。
①上階のデッドスペースを積極的に利用し，円滑かつ効率的に家具等を収納することができる大きな収納空間（蔵型収納空間）を備える。そのためには高床面はできるだけ低い方がよい。


②下階に配置した室の機能（吹抜居室２ｃの天井の開放感等）に悪影響が出ないようにする。そのためには高床面は高いほうがよい。③低床面から高床面４までの高さは，高すぎると，物品の出し入れが困難になる。
④蔵型収納空間への出入口７３の高さは，平均的な身長の大人が生活物品を搬入搬出する際にその生活物品を持ち上げている状態でその高さをコントロールすることができることが望ましい。
イ引用発明の屋根裏部屋の床面の位置について，上記①～④の点を検討するに，刊行物１（甲１）の８４頁の矩形図に照らせば，次のとおりいうことができる。
①の点に関しては，屋根裏部屋の室内高さ（床面から屋根裏部屋の天井までの距離）は，２階ホールや寝室のそれ（各床面から各室の天井までの距離）より多少低い程度（各床面から天井までの距離の差が小さい）であり，また，屋根裏部屋の奥行き（室内幅）は，その下階のアトリエのそれと同じであるから，大きな収納空間を備えているということができる。②の点に関しては，前記認定のとおり，下階のアトリエの天井は，居間の天井高さよりも高くなっており，下階に配置した室（アトリエ）の機能を損なわないようにしているということができる。
③の点に関しては，屋根裏部屋の床面が，２階ホール・寝室の天井高（２３５０ｍｍ）の中間より若干低い位置であるので，低床面から物品の出し入れが可能な位置にあるということができる。
④の点に関しては，刊行物１には屋根裏部屋への出入り口を何処に設けてあるのかは明記されていない。しかし，引用発明の屋根裏部屋への入口が必要なことは明らかであり，その入口の高さは，大人が生活物品を搬入搬出する際にその生活物品を持ち上げている状態でコントロールすることができる高さにすることは当業者が普通に行うことである。例えば，刊行物２（甲２）には，納戸に入口を設けることが記載されており，その高さは１２００ｍｍとすることが記載されている。
ウ上記ア及びイで検討したところによれば，引用発明の屋根裏部屋の床面は，本件発明１の蔵型収納空間の床面と同様にして配置されているものということができる。
そうすると，審決が，相違点１について，「本件発明１のように，天井高の差に応じて室間の床面に高低差を設けた室を上階に配置するか，刊行物１記載の発明（判決注：引用発明）のように，下階の天井の位置に応じて上階の床面を形成し，室間の床面に高低差を設けた室を上階に配置するかについて，その相違するところに，格別な技術的意義はないから，刊行物１記載の発明において，相違点１に係る本件発明１の構成とすることは，単なる設計事項にすぎない。」（審決書４頁１９行～２４行）と判断したことに誤りはないというべきである。
(4)相違点２について
引用発明の屋根裏部屋の床面は，本件発明と同様の機能を有するように配置されているものであるから，審決において「屋根裏部屋を，物品の収納空間として用いることは，例示するまでもなく従来周知の事項であるから，刊行物１記載の発明（判決注：引用発明）の屋根裏部屋を，物品の収納空間として用いることは，当業者であれば当然になしうる程度のことであり，また，刊行物１記載の発明の屋根裏部屋の床面は，２階ホール・寝室の天井高の中間より若干低い位置で，２階ホール・寝室の床面よりも高く形成され，床面に高低差を設けたものであるから，蔵のような大型の収納空間となりうることは当業者にとって明らかであり，刊行物１記載の発明の屋根裏部屋を蔵型収納空間とし，相違点２に係る本件発明１の構成とすることは当業者が容易に想到し得るものである。」（審決書４頁２６行～３４行）と判断したことに誤りはないというべきである。
(5)本件発明１についてのまとめ
以上検討したところによれば，本件発明１は，引用発明及び周知技術に基づいて容易に発明をすることができたものであるとの審決の判断に，誤りはないというべきである。
(6)本件発明２について
ア本件発明２の構成は前記第２，２のとおりであるから，本件発明２は，本件発明１の構成を有し，更に「低床面室に面して前記高床面室の出入口を設け，該出入口に至る階段を前記低床面室に設けた」ものであって，これと引用発明とを対比すると，前記第２，３(4)のとおり，一致点・相違点を認定することができ，この点のついての審決の認定に誤りはない。イ相違点１，２の容易想到性は，前記(3)及び(4)ですでに検討したとおりである。
ウ相違点３について検討する。
審決が認定した刊行物２（甲２）の記載事項については原告も争わないところ，刊行物２のかかる記載事項及び１０５頁の矩形詳細図によれば，刊行物２には，高床面室となっている納戸が記載されており，この納戸は，引用発明の屋根裏部屋と同様に，本件発明における「蔵型収納空間」としての前記①～④の点を満足するものということができ，また，刊行物２記載の納戸の出入口は，低床面室である子供室に面して設け，該出入口に昇降手段となるハシゴを低床面室と高床面室の間に設けられていることが認められる。
ところで，建物の分野において，昇降手段として階段を設けることが周知慣用技術であることは，明らかである。
そうすると，引用発明及び刊行物２に記載された発明がともに，床面に高低差を設けた室を配置した建物であることに照らせば，引用発明において，低床面室に面して高床面室の出入口を設け，該出入口に至る昇降手段を低床面室に設ける点を適用し，昇降手段として階段を設けることにより，相違点３に係る本件発明２の構成とすることは当業者が容易に想到し得る事項にすぎないものというべきであり，相違点３に関する審決の判断に誤りはない。
エ以上検討したところによれば，本件発明２は，引用発明，刊行物２記載の発明及び周知技術に基づいて容易に発明をすることができたものであるとの審決の判断に，誤りはないというべきである。
３結論
以上のとおりであるから，原告主張の取消事由は理由がなく，その他，審決にこれを取り消すべき誤りは認められない。
したがって，原告の本訴請求は理由がないから，これを棄却することとし，主文のとおり判決する。


平成１７年（行ケ）第１０１９９号　審決取消請求事件
平成１７年９月２８日　口頭弁論終結
判　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　セイコーエプソン株式会社
訴訟代理人弁理士　　　　下出隆史
同　　　　　　　　　　　五十嵐孝雄
同　　　　　　　　　　　市川浩
同　　　　　　　　　　　井上佳知
同　　　　　　　　　　　藤岡隆浩
被　　　　　　告　　　　特許庁長官　中嶋誠
指定代理人　　　　　　　清水康司
同　　　　　　　　　　　酒井進
同　　　　　　　　　　　津田俊明
同　　　　　　　　　　　立川功
同                      宮下正之
主　　　　　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
特許庁が不服２００２－２４９６５号事件について平成１６年３月２９日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，平成１３年１１月２日，発明の名称を「インク容器およびそれを用いる印刷装置」とする特許出願（特願２００１－３３７４４６号。以下「本願」という。平成１０年１１月２６日に特許出願された特願平１０－３３６３３０号及び平成１０年１１月２６日に特許出願された特願平１０－３３６３３１号を優先権主張の基礎として平成１１年１０月１８日に特許出願された特願平１１－２９６０１５号の一部を，平成１３年１１月２日に新たな特許出願として出願したものである。後記補正の後の請求項の数は２０）をし，平成１４年９月９日付け手続補正書により願書に添付した明細書の補正をした（以下，この補正後の明細書及び図面を「本願明細書」という。）。原告は，本願につき同年１１月１６日（発送日）付けで拒絶査定を受けたので，同年１２月２６日，これに対する不服の審判を請求した。
特許庁は，同請求を不服２００２－２４９６５号事件として審理した結果，平成１６年３月２９日に「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同年４月１９日に原告に送達された。
２　特許請求の範囲の請求項１の記載（上記補正後のもの）「【請求項１】印刷装置に装着されるインク容器であって，前記インク容器に関連する複数の所定情報を格納すると共にシーケンシャル
に１ビット単位にてアクセスされる記憶装置を備え，
前記記憶装置は，前記インク容器の使用に伴い更新されないデータを複数記憶すると共に，前記各データの記憶に必要な昀小限のビット数のデータサイズで記憶する第１の記憶領域と，前記インク容器の使用に伴い更新されるデータを記憶すると共に，各データを８ビットの整数倍のデータサイズで記憶する第２の記憶領域とを備えるインク容器。」（以下，請求項１の発明を「本願発明」という。）
３　審決の理由
(1)別紙審決書の写しのとおり。要するに，本願発明は，特開平２－２７９３４４号公報（甲４。以下「引用刊行物」という。）記載の発明（以下「引用発明」という。）及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない，とするものである。
(2)審決が，進歩性がないとの上記結論を導く過程において，引用発明の内容並びに本願発明と引用発明との一致点及び相違点として認定したところは，次のとおりである。
(ｱ)引用発明の内容
「印刷装置１０に装着される印刷アッセンブリー１２であって，ハウジング２０を備えたインクジェット印刷ヘッド，インク室２２，インク室と流体を連通する複数のオリフィス２６を有するオリフィス板２４，及びインクをオリフィスから噴出させるための複数の噴射用抵抗２８を備えるとともに，ハウジング２０に記憶素子１４が取りつけてあり，この記憶素子１４には，インクの液位，インク色等の複数のデータが記憶されている印刷アッセンブリー１２。」
(ｲ)本願発明と引用発明との一致点
「印刷装置に装着されるとともに，インクを収容しているカートリッジであって，前記カートリッジに関連する複数の所定情報を格納する記憶手段を備え，前記記憶手段は，前記カートリッジの使用に伴い更新されないデータを記憶する第１の記憶領域と，前記カートリッジの使用に伴い更新されるデータを記憶する第２の記憶領域とを備えるカートリッジ」である点。
(ｳ)本願発明と引用発明との相違点
（相違点１）
本願発明の「カートリッジ」が「インク容器」であるのに対して，引用発明の「カートリッジ」が，印刷ヘッドやインク室２２等も含めて構成される「印刷アッセンブリー」である点。
（相違点２）
本願発明の「記憶手段」が，シーケンシャルに１ビット単位にてアクセスされる記憶装置であるのに対して，引用刊行物には，「記憶手段」として半導体メモリーが例示されてはいるものの，該半導体メモリーとしてどのような構造のものを採用しているのか不明であるため，引用発明の「記憶手段」が，シーケンシャルに１ビット単位にてアクセスされる記憶装置であるのか否か，定かではない点。
（相違点３）
本願発明の「記憶手段」には，非更新データが各データの記憶に必要な昀小限のビット数のデータサイズで記憶されているのに対して，引用発明の「記憶手段」には，非更新データがどのようなデータサイズで記憶されているのか，定かではない点。
（相違点４）


本願発明の「記憶手段」には，更新データが８ビットの整数倍のデータサイズで記憶されているのに対して，引用発明の「記憶手段」には，更新データがどのようなデータサイズで記憶されているのか，定かではない点。
第３　原告主張の取消事由の要点
審決は，一致点の認定を誤り，相違点を看過する（取消事由１）とともに，相違点２ないし４の判断を誤った（取消事由２，３）ものであり，また，審判手続に重大な瑕疵がある（取消事由４）ものであって，これらの誤りが，それぞれ審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，違法なものとして取り消されるべきである。
１取消事由１（一致点認定の誤り・相違点の看過）
(1)一致点認定の誤り
(ｱ)審決は，引用発明について，「引用刊行物記載の発明における「記憶素子１４」に，インクの液位，インク色等のデータが記憶されているということは，当該記憶素子１４に，インクの液位，インク色等のデータにそれぞれ対応する記憶領域が設けられているということに他ならないから，「インク色」等のデータを格納する記憶領域を，「カートリッジの使用に伴い更新されないデータを記憶する第１の記憶領域」と，「インクの液位」のデータを格納する記憶領域を，「カートリッジの使用に伴い更新されるデータを記憶する第２の記憶領域」と言うことができる。」（審決書４頁２５行～３２行）と認定したが，誤りである。(ｲ)引用刊行物には，単に，「カートリッジの使用に伴い更新されないデータ」と「カートリッジの使用に伴い更新されるデータ」とが「記憶素子１４」に格納されることが記載されているにすぎず，更新の有無の相違に着目するとともにこの相違に基づいて記憶領域が分割されていることまでは，開示も示唆もされていない。後述するシーケンシャル・アクセスにおいては，記憶領域に基づいてアクセスされる順序が決定されるから，記憶領域という概念は，シーケンシャル・アクセスにおいて非常に重要な概念であるが，審決は，本願発明の重要な概念である記憶領域について正解することなく，飛躍した論理をもって引用発明を認定している。(ｳ)審決は，この誤った認定に基づいて，「本願請求項１に係る発明と，引用刊行物記載の発明とは，「印刷装置に装着されるとともに，インクを収容しているカートリッジであって，前記カートリッジに関連する複数の所定情報を格納する記憶手段を備え，前記記憶手段は，前記カートリッジの使用に伴い更新されないデータを記憶する第１の記憶領域と，前記カートリッジの使用に伴い更新されるデータを記憶する第２の記憶領域とを備えるカートリッジ。」である点で一致し，」（審決書４頁３５行～５頁３行）と，一致点についても誤った認定をしている。(ｴ)このように，審決は，引用発明について誤った認定を行うとともに，「更新の有無の相違に着目するとともに，この相違に基づいて記憶領域が分割されている」という本願発明の特徴部分を看過して，本願発明と引用発明の一致点について誤った認定をしているものであり，この誤りは本願発明の進歩性についての判断の誤りを導き，審決の結論に影響するものである。
(2)相違点の看過
(ｱ)審決は，前記相違点１ないし４の相違点を認定したが，本願発明は，①データの更新の有無の相違に着目するとともに，②この相違に基づいて，「８ビットの整数倍のデータサイズ」として記憶される記憶領域と，「データの記憶に必要な昀小限のビット数のデータサイズ」として記憶される記憶領域とに記憶領域を分割するという特徴点でも引用発明と相違する。
(ｲ)上記相違点は，引用刊行物（甲４）にも周知例として挙げられた甲５～甲８にも開示ないし示唆のないものであり，当業者が容易に想到できるものではない。
(ｳ)審決の上記誤りは，本願発明の進歩性についての判断の誤りを導き，審決の結論に影響するものである。
２取消事由２（相違点２の判断の誤り）
(1)(ｱ)審決は，相違点２に関し，「「シーケンシャルに１ビット単位にてアクセスされる記憶装置」について，本願明細書の段落【００５３】及び【００６６】～【００６８】の記載を参酌すると，「シーケンシャルにアクセスされる」記憶装置であるとは，データがシリアルデータとして記憶装置に入出力される記憶装置，すなわち，一般的にシリアルアクセス方式のメモリーと呼ばれている記憶部であることを意味し，‥‥‥印刷装置に装着されるとともに，インクを収容しているカートリッジに，インクの残量を記憶するための記憶装置を設ける際に，当該記憶装置として，シリアルアクセス方式のメモリーを採用することは，本願の優先権主張の日前に周知の技術である（必要ならば，特開平９－３０９２１３号公報（段落【００１８】），特開平８－１９７７４８号公報（段落【００２１】），特開昭６２－１８４８５６号公報（第３図）等を参照されたい。）。」（審決書６頁２行～１６行）と認定し，この認定に基づいて，引用発明において，相違点２に関する本願発明の構成を採用することは，当業者が容易になし得たことであると判断したが，この認定判断は，以下のとおり誤りである。
(ｲ)本願発明は，「シーケンシャルにアクセスされる」記憶装置を有するものである。シーケンシャルにアクセスされる」記憶装置は，「シリアルアクセス方式のメモリーと呼ばれている記憶部」とは異なるものであるところ，審決の挙げる上記各公報（甲６～甲８）のいずれにも，「シーケンシャルにアクセスされる」記憶装置については記載されていない。すなわち，特開平９－３０９２１３号公報（甲６）には，「不揮発性ランダムアクセスメモリ」が記載され（段落【００１８】），特開平８－１９７７４８号公報（甲７）には，「不揮発性メモリ３」の「データの入出力用のＤＩ（Ｓｅｒｉａｌ　Ｄａｔａ　Ｉｎ），ＤＯ（Ｓｅｒｉａｌ　Ｄａｔａ　Ｏｕｔ）」電極が記載され（段落【００２１】），特開昭６２－１８４８５６号公報（甲８）には，「ＤＩ　ＳＥＲＩＡＬ　ＤＡＴＡ　ＩＮ」及び「ＤＯ　ＳＥＲＩＡＬ　ＤＡＴＡ　ＯＵＴ」が示されているが（第３図），いずれにも，「シーケンシャル」にアクセスされるメモリについては何ら記載されていない。