２　訂正前の本件明細書（訂正前明細書）には「本質的には、ｋｒＦエクサイマーレーザー１２（図１）は電力半値点で約１０オングストロームのスペクトルバンド幅を持つ。しかし、高分解能リソグラフィー用の石英ガラスのみのレンズアセンブリは色収差の問題を回避するためには約０．１オングストローム以下のレーザ源バンド幅が必要であることが再確認されたため、本出願人はレーザー１２とバンド幅狭化手段とを結合することによって、２４８４オングストロームの所でたった０．０５オングストロームの電力半値点バンド幅を特徴とする出力を得ることに成功した。１０００パルス／秒の反復速度における、これら個々のパルスのパワーは約５ミリジュールであるが、これは均質の高分解能高スループットリソグラフィーに対して十分なものである。」（発明の詳細な説明段落【００１８】）と記載され、レーザーパルスのパワーである「５ミリジュール」は均質の高分解能高スループットリソグラフィーに対して十分なものであるとしており、５ミリジュールは単に均質の高分解能高スループットリソグラフィーを保証するものとして教示されているのであって、それより大きいパワーを予定している。すなわち、本件発明においては、ｋｒＦエクサイマーレーザーの放射ビームは、石英レンズのみのレンズアセンブリで色収差の問題を回避するために、スペクトルバンド幅が０．１オングストローム以下に狭化されるものであり、段落【００１８】の実施例では、１０オングストロームのスペクトルバンド幅から０．０５オングストロームへと狭化されている。しかしながら、スペクトルバンド幅を狭くすればレーザービームパルスのパワーはそれだけ減少して、ウェハー上のレジストを適切に露光するのに十分なものではない弱いパワーになるおそれがある。そこで、段落【００１８】は、０．０５オングストロームのスペクトルバンド幅の場合でも、約５ミリジュールのパワーが得られ、これは均質の高分解能高スループットリソグラフィーに対し十分なパワーであると報告し、石英レンズシステムの実現性を確認しているのである。
確かに、訂正前明細書の、段落【００１８】に記載の実施例では０．０５オングストロームの狭化されたスペクトルバンド幅と各パルスのパワーが約５ミリジュールであったことを示し、５ミリジュールより強いパワーについての実施例は示してはいない。しかしながら、ここでの約５ミリジュールのパワーは、均質の高分解能高スループットリソグラフィーに対し十分なパワーであるとして報告されているのであるから、これより大きいパワーについては、均質の高分解能高スループットリソグラフィーを保証するパワーとして自ら示唆されているのである。３　被告は「高スループットを実現するには個々のパルスのパワーは強い方がよいが、必要以上に強くなると、分解能が低下する。」と主張する。本件発明のような投影レンズを用いる構成であっても、光の強さが余り強くなるとやはり解像度劣化の問題が生ずることは認める。しかし、一般の数値限定発明にあっても、その発明自体で規定された数値限定のほかに技術常識に照らした当業者の判断で自ら決まる上限値又は下限値があるのであって、そのような技術常識に照らした数値限定値は必ずしも明細書に教示されているのではなく、また特許請求の範囲で規定されているわけでもない。
第４　決定取消事由に対する被告の反論
１　訂正前明細書（甲第２号証）の段落【００１８】には、「・・しかし、高分解能リソグラフィー用の石英ガラスのみのレンズアセンブリは色収差の問題を回避するためには約０．１オングストローム以下のレーザー源バンド幅が必要であることが再確認されたため、本出願人はレーザー１２とバンド幅狭化手段とを結合することによって、２４８４オングストロームの所でたった０．０５オングストロームの電力半値点バンド幅を特徴とする出力を得ることに成功した。・・これら個々のパルスのパワーは約５ミリジュールであるが、これは均質の高分解能高スループットリソグラフィーに対して十分なものである。」と記載されており、この記載は、色収差の問題を回避するためには約０．１オングストローム以下のバンド幅が必要であるという認識から、レーザーとバンド幅狭化手段とを結合して、バンド幅の狭い出力を得ようとしたところ、単に、１つの例として、２４８４オングストロームの所で０．０５オングストロームの電力半値点バンド幅とする出力が得られ、その出力のパワーが約５ミリジュールであり、そして、この「波長２４８４オングストロームで電力半値点バンド幅が０．０５オングストローム、かつ、個々のパルスのパワーが約５ミリジュール」という放射が高分解能高スループットリソグラフィーとして満足できる結果をもたらすものであることを記載しているにすぎず、放射の各パルスのパワーが少なくとも５ミリジュールであり、かつ、放射のバンド幅が電力半値点で０．１オングストローム以下のバンド幅にするステップを記載しているとは、到底考えられない。
２　個々のパルスのパワーは、１パルスの露光では、必要な露光を得られない弱いパワーとなることも考えられる。そして、高スループットを実現するには、露光に必要なパルス数を少なくする、すなわち、個々のパルスのパワーが強い方がよいことは、当然である。そして、個々のパルスのパワーが、必要な露光を得るためのパワー以上であれば、１つのパルスにより必要な露光が得られるので、スループットを最大にできるのはいうまでもない。
しかしながら、個々のパルスのパワーは強ければ強いほどよいというものではない。個々のパルスのパワーが必要な露光を得るためのパワーより強いとき、露光において生じる現象を、フォトマスクのパターンとして、代表的なラインアンドスペースパターンにより説明する。ラインアンドスペースパターンとは、光を遮光するライン部と光を透過するスペース部が交互に配列されたパターンのことをいう。特開昭５９－５０５１９号公報（乙第２号証）に、「照射エネルギーを増加させてゆくと、スペース部２２からライン部２０への光の回り込む量が多くなって・・・スペース部２２との境界であるエッジ領域は現像液に溶解し易くなるため現像後形成されるレジストラインは・・・その幅は狭くなる。」（２頁右上欄７～１３行）と記載されていることから、露光量（個々のパルスのパワー）が大きすぎると、現像後に残されるレジストラインの幅が狭く、ついには０となり、パターンを形成できなくなる。このことは、露光量（個々のパルスのパワー）が大きくなるほど、分解能が低下することを意味する。逆に、特開昭５３－６８５７６号公報（乙第３号証）に、「露光量が少ない程高解像力が得られるということは周知である。」（２頁左上欄１７～１９行）と記載されているように、露光量が少ないほど高解像力が得られるのは、周知の事項である。


３　このように、高分解能高スループットリソグラフィーを実現するためには、個々のパルスのパワーは、ある適当な有限の範囲内にあることが必要であることが当業者の常識であるから、段落【００１８】の「これら個々のパルスのパワーは約５ミリジュールであるが、これは均質の高分解能高スループットリソグラフィーに対して十分なものである。」という記載は、当業者においては、個々のパルスのパワーである約５ミリジュールという値が、０．０５オングストロームという電力半値点バンド幅と相まって、高分解能高スループットリソグラフィを実現するための、ある適当な有限の範囲内にあるということを示唆しているのであって、「バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが少なくとも５ミリジュールではある」という構成を教示しているということはできない。
第５　当裁判所の判断
１　訂正前明細書の記載事項
甲第２号証（本件特許公報）によれば、訂正前明細書に次のとおり記載されていることが認められる。
【０００２】【発明の背景】本発明は光学リソグラフィー、より詳細には高品質細線半導体デバイスを製造するために採用される短波長光学リソグラフィー用の装置および方法に関する。
【０００３】光学写像システムにおける等しい線及び間隔の分解能限界（Ｌｍｉｎ）は以下によって表わされることが知られている。
【０００４】Ｌｍｉｎ＝Ｋλ／ＮＡ（１）
ここで、Ｋは定数であり、この値は典型的には０．４から１．０の範囲にあり製造及び照射条件並びにレジスト特性に依存し、λは露出放射線の波長であり、そしてＮＡは投影光学装置の開口数である。
【０００５】（１）式より、印刷可能な最少形状はλを減少させるか、あるいはＮＡを増加することによって縮小できることがわかる。しかし、システムの焦点の深度は（ＮＡ）2に逆比例して変化するため、通常、実際の高分解能システムにおいては所望のＬｍｉｎを達成するのにはＮＡを増加するのではなくλを減少する方が有利である。本発明は新しい短波長リソグラフシステムに関する。【００１４】図２の装置１４内に含まれる個々のレンズは石英ガラスのみから製造される。石英ガラスは短波長光に対して高度に透明な高安定材質である、さらに、石英ガラスは指定のレンズ設計に従って精密に加工することができる。このような明白な長所を持つのにもかかわらず、レーザー照射に基づく短波長（例えば、ディープＵＶ）光学リソグラフィー用の高品質レンズアセンブリを製造するのに単一の光学材質（石英ガラス）の使用を提唱するのは本出願人が初めてである。従来は、色収差を補正するために複合材質を使用してレンズを製造するのが通常であった。【００１５】本出願人は石英ガラスのみから製造されるレンズアセンブリを設計してみて、このアセンブリと結合されるレーザー源が、単一の光学材質アセンブリにて色収差の問題を回避するためには、実用上極度に狭いバンド幅を持つことが要求されることを認識した。レーザー源のバンド幅が十分に狭くないときは、色収差の問題を回避できなく、従って、レーザービームが照射されるウエーハ４０（図２）上の投射像がボケてしまう結果となる。
【００１６】しかし、本出願人は十分なパワーを持つ適当な短波長レーザー源は全て本質的に極度に広いバンド幅を持つことを発見した。この時点でとるべき１つの明白な行動は、他の研究者のように、利用できるレーザー源のバンド幅の範囲内で色収差の問題を回避するためにレンズアセンブリを再設計することである。しかし、これは石英ガラス以外の光学材質を併用することを必要とする。このため、本出願人は、石英ガラスのみによるレンズ設計はそのままとし、レーザー源を十分に狭いバンド幅を示すように再設計する明白でない方法をとった。この独特のアプローチによってより優れたレンズの設計が実現されたばかりか、さらに、電子的焦点追跡、並びにレーザー源の電子的調節を達成する道が開かれた。レーザー源の電子的調節によって、後に詳細に説明されるように、レーザー源をレンズアセンブリの動作特性に合致させることが可能となる。
【００１７】一例として、図１の装置１０に含まれるレーザー１２はエクサイマーレーザーから構成される。この分類のレーザーは例えば、４０００オングストローム以下から２０００オングストローム以下の範囲の波長にはＵＶ放射を行なう能力を持つ。エクサイマーレーザー及びこれらのリソグラフィーへの応用は多数の文献に紹介されている。・・・一例として、図１のレーザー１２は２４８４オングストロームの公称中心波長にて動作するように設計されたパルスＫｒＦガスエクサイマーレーザーから構成される。（ＫｒＦ内のフッ素成分は非常に有毒である。）一例として、レーザー１２のパルス反復速度は約１０００パルス／秒に選択される。【００１８】本質的には、ＫｒＦエクサイマーレーザー１２（図１）は電力半値点で約１０オングストロームのスペクトルバンド幅を持つ。しかし、高分解能リソグラフィー用の石英ガラスのみのレンズアセンブリは色収差の問題を回避するためには約０．１オングストローム以下のレーザー源バンド幅が必要であることが再確認されたため、本出願人はレーザー１２とバンド幅狭化手段とを結合することによって、２４８４オングストロームの所でたった０．０５オングストロームの電力半値点バンド幅を特徴とする出力を得ることに成功した。１０００パルス／秒の反復速度における、これら個々のパルスのパワーは約５ミリジュールであるが、これは均質の高分解能高スループットリソグラフィーに対して十分なものである。【００１９】レーザー１２の固有のバンド幅を狭化するためには、幾つかの方法が使用できる。図３にはこれを遂行するための１つの適当なアセンブリが示される（この図面にはレーザーの部分４２及び４４も示される）。レーザーから放射されるビーム４６は標準低長短比エタロン４８を通じて伝播され、従来のかすめ入射線回折格子５０に入射するが、これと対面して高反射率ミラー５２が位置する。一例として、回折格子５０は１ミリメートル当たり３０００から４０００の溝を持つ。要素４８、５０及び５２はそれぞれ調節及びバンド幅狭化手段を構成する。このアセンブリは図１にも示され、参照番号５４が与えられている（“バンド幅狭化”は当分野においては、“線幅狭化”とも呼ばれる）。


【００２２】当技術においては、バンド幅狭化手段５４によって遂行されるような短波長レーザーの出力の調節あるいはバンド幅狭化を遂行するための幾つかの装置が知られている。・・・T．J．マッキー（T．J．Mckee）らによって、IEEEジャーナルオブクゥオンタム   エレクトロニクス（IEEEJournalofQuantumElectronics）、Vol．１、QE－１５，No．５、１９７９年５月号、ページ３３２－３３４に発表の論文〔TEA稀ガスハロゲン化物エクサイマーレーザーのスペクトル狭化を含む動作及びビーム特性（OperatingandBeam   Characteristics，IncludingSpectralNarrowingof   aTERRare－Gas   HalideExcimerLaser）〕・・・【００４８】焦点追跡装置の動作は以下の通りである。・・・中心波長が０．１オングストロームだけ増加される。これによって、レンズの焦点距離が１ミクロンだけ減少され、こうして、レンズ－ウエーハ間距離の想定された１ミクロンの減少が正確に補正される。
２　リソグラフィーにおいて、分解能限界が露光波長に比例することは自明であり、分解能を向上するために露光波長を短くすればよいことも、自明である。一方、短波長光源としてエクサイマレーザ（エキシマレーザ）が、紫外線領域（２５０ｎｍ程度）の光源として周知であることも明らかな事項である。ところが、エクサイマレーザはバンド幅が１０Å（オングストローム）程度あり、中心波長においてピントがあっているとしても、周辺波長ではレンズの屈折率が異なるため（これが色収差の原因）、ピンぼけ状態となってしまい、折角短波長光源を使用したにもかかわらず、分解能が向上しないこととなってしまう。段落段落【００４８】の記載によれば、０．１Åで焦点位置が１μｍ違うとされているから、バンド幅が１０Å（中心から５Åずつ）であれば、周辺波長では５０μｍも焦点位置がずれることとなる。
そのため、エクサイマレーザで露光を行うには、バンド幅対策を講じなければならないところ、従来は露光用の対物レンズに工夫をこらし、周辺波長でも中心波長と焦点位置が異ならないように設計していたのであるが、本件発明はこの従来例とは発想を異にし、バンド幅自体を小さくして、色収差を許容範囲内に収めたものである。
３　決定は、「補正後の訂正事項に含まれる、『バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが少なくとも５ミリジュールではある』という技術事項は、バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが５ミリジユール以上であることを意味するから、『個々のパルスのパワーは約５ミリジュールである』（段落【００１８】）としか規定していない本件の訂正前明細書には記載されていない事項である。訂正事項を訂正前明細書に記載されていない技術事項を含むように補正する上記補正は訂正請求書の要旨を変更するものである。」と判断し、本件補正を不適法なものと判断した。
訂正前明細書に「本出願人はレーザー１２とバンド幅狭化手段とを結合することによって、２４８４オングストロームの所でたった０．０５オングストロームの電力半値点バンド幅を特徴とする出力を得ることに成功した。１０００パルス／秒の反復速度における、これら個々のパルスのパワーは約５ミリジュールであるが、これは均質の高分解能高スループットリソグラフィーに対して十分なものである。」（段落【００１８】）との記載があること、「個々のパルスのパワーが弱いほど、露光に必要なパルス数が多くなり、スループットが低下すること」、及び「光の強さが余り強くなるとやはり解像度劣化の問題が生ずる」ことは、当事者双方とも認めるところである。すなわち、高スループットリソグラフィーを実現するには、個々のパルスのパワーが大きい方が好ましいが、パワーが大きすぎると高分解能を維持できなくなるとの点において、当事者間に争いがない。そうすると、上記段落【００１８】の記載は、バンド幅を０．０５オングストロームとすることで高分解能であることを確保した上で、個々のパルスのパワーを約５ミリジュールとすることで、高分解能であることを損なうことなく高スループットを実現したものと解される。したがって、この記載のみからは、個々のパルスのパワーが約５ミリジュールで十分であることが直ちに、高分解能高スループット実現のために、約５ミリジュール以上であることを意味するものでない。
４　しかしながら、訂正前明細書には、
「実際の高分解能システムにおいては所望のＬｍｉｎを達成するのにはＮＡを増加するのではなくλを減少する方が有利である。」（段落【０００５】）、「本出願人は十分なパワーを持つ適当な短波長レーザー源は全て本質的に極度に広いバンド幅を持つことを発見した。この時点でとるべき１つの明白な行動は、他の研究者のように、利用できるレーザー源のバンド幅の範囲内で色収差の問題を回避するためにレンズアセンブリを再設計することである。しかし、これは石英ガラス以外の光学材質を併用することを必要とする。」（段落【００１６】）、及び、「図１の装置１０に含まれるレーザー１２はエクサイマーレーザーから構成される。この分類のレーザーは例えば、４０００オングストローム以下から２０００オングストローム以下の範囲の波長にはＵＶ放射を行なう能力を持つ。エクサイマーレーザー及びこれらのリソグラフィーへの応用は多数の文献に紹介されている。」
（段落【００１７】）
との記載があり、これらによれば、バンド幅を狭化していない「十分なパワーを持つ適当な短波長レーザー源」が高分解能リソグラフィーに用いられることが記載されていると認められる。そして、バンド幅を狭化することによって、短波長レーザー源のパワーが減少することはあっても、増加することは考えられないから、段落【００１６】及び段落【００１７】におけるレーザー源の個々のパルスのパワーは、段落【００１８】における個々のパルスのパワー、すなわち約５ミリジュールよりも大きいものと認めることができる。すなわち、個々のパルスのパワーが約５ミリジュールよりも大きい短波長レーザー源が高分解能リソグラフィーに用いられていることも、事実上訂正前明細書に記載されているというべきである。５　このことを踏まえて段落【００１８】の記載を更に検討すると、「２４８４オングストロームの所でたった０．０５オングストロームの電力半値点バンド幅を特徴とする出力を得ることに成功した。」との記載は、短波長かつ狭バンド幅の出力を得ることで高分解能を達成できることを意味するものであり、これに続く「１０００パルス／秒の反復速度における、これら個々のパルスのパワーは約５ミリジュールであるが、これは均質の高分解能高スループットリソグラフィーに対して十分なものである。」との記載は、バンド幅を狭化することにより高スループット達成に必要なパワーに満たないおそれがあるが、実験の結果個々のパルスのパワーは約５ミリジュールであり、高分解能を維持し高スループット達成にも支障がないことを確認した、との意味に解するのが合理的である。この解釈によれば、段落【００１８】の「約５ミリジュールであるが、・・・十分なものである。」との記載が、約５ミリジュール以上であればよいこと、換言すれば「少なくとも５ミリジュールではある」ことを意味することが明らかである。


加えて、本件補正後の請求項９における「バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが少なくとも５ミリジユールではある」との記載は、放射パワーについての記述であって、「半導体材料からなる加工物」に照射される光のパワー（照射パワー）についての記述ではない。そして、照射パワーを放射パワーよりも小さくすることは、吸収フィルタを配する等により容易に実現可能であるが、逆に照射パワーを放射パワーよりも大きくすることが困難であることは明らかである。そうであれば、バンド幅を狭化することにより、出力パワーが小さくなり高スループットを達成できないおそれがある反面、出力パワー（放射パワー）が仮に大きすぎたとしても、そのことは高分解能を維持できないことには、直ちには結びつかないというべきであるから、段落【００１８】の「約５ミリジュールであるが、・・・十分なものである。」との記載は上記説示のように解釈しなければならないことが更に裏付けられる。
６　被告は、「高分解能高スループットリソグラフィーを実現するためには、個々のパルスのパワーは、ある適当な有限の範囲内にあることが必要であることが当業者の常識である」と主張するが、そうであっても、被告のこの主張は単なる一般論を述べるにすぎず、これをもってしても、上記５に説示したところを左右するものではない。
７　したがって、本件補正後の請求項９における「バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが少なくとも５ミリジュールではある」との記載は、訂正前明細書に記載された事項というべきであるから、同事項が「本件の訂正前明細書には記載されていない事項である。」とした決定の認定は誤りであり、この認定に基づいてした「補正は訂正請求書の要旨を変更するものである。」との判断、及び「上記補正は、請求書の要旨の変更に該当し、特許法第１２０条の４第３項の規定により準用される同法第１３１条第２項の規定に適合しない。」との判断も誤りである。
第６　結論
以上のとおりであり、取消事由は理由があり、補正に新規事項が含まれるとして不適法なものと判断した決定の誤りは、請求項第１２項に記載された特許を取り消すべきものとした決定部分の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、決定中その部分は取り消されるべきである。
（平成１３年１１月２７日口頭弁論終結）
東京高等裁判所第１８民事部
裁判長裁判官　　　永　　　井　　　紀　　　昭
裁判官　　　塩　　　月　　　秀　　　平
裁判官　　　橋　　　本　　　英　　　史
（判決別紙）決定中、特許異議の申立てについての判断部分
１　申立ての理由の概要
(1)　特許異議申立人キャノン株式会社は、特許第2760740号の特許請求の範囲第5項に記載された発明は異議甲第1号証の1に記載された発明と同一であり特許法第29条の2の規定に違反し、同第11項に記載された発明は異議甲第2号証に記載された発明であり、異議甲第2号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明できたものであり、さらに異議甲第3号証に記載された発明と同一でもあるから特許法第29条第1項、同第2項及び第29条の2の規定に違反し、同第12項に記載された発明は異議甲第4号証の1に記載された発明と同一であり特許法第29条の2の規定に違反する旨主張している。
異議甲第1号証の1及び2:特願昭59-113051号の願書に最初に添付した明細書及び
図面(特開昭60-257519号)
異議甲第2号証:September1980/Solid   statetechnology/日本版「レーザ投影
描画」第36頁～第42頁
異議甲第3号証:特願昭58-100689号の願書に最初に添付した明細書及び図面を公
開した特開昭59-226317号公報
異議甲第4号証の1及び2:特願昭58-245904号の願書に最初に添付した明細書及び
図面(特開昭60-140310号)
(2)　特許異議申立人横田貞則は、異議甲第1～6号証を提示して、特許第2760740号の特許請求の範囲第12項に記載された発明は異議甲第1号証に記載された発明と同一であり特許法第29条の2の規定に違反する旨主張している。異議甲第1号証:特願昭58-245904号の願書に最初に添付した明細書及び図面を公
開した特開昭60-140310号公報
異議甲第2号証:米国特許第2760740号明細書
異議甲第3号証:J.Phys.D:   Appl.Phys.15(1982),   pp.767-773異議甲第4号証:AppliedPhysicsLetters   Vol.32No.3,1   Feb.1978,
pp.171-173
異議甲第5号証:IEEEJournalof   QuantumElectronics,Vol.   QE-15,No,5May
1979,pp.332-334
異議甲第6号証:OpticsLetters,Vol.1   No.6,Dec.1977,pp.199-201(3)　特許異議申立人菅原益夫は、特許第2760740号の特許請求の範囲第12項に記載された発明は異議甲第1号証に記載された発明と同一であり異議甲第1号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明できたものでもあるから特許法第29条第1項及び同第2項の規定に違反し、同第12項の記載は不備があるから特許法第36条第4、5項の規定に違反する旨主張している。
異議甲第1号証:米国特許第3573456号明細書(Cl.250/65)
２　本件発明
特許第2760740号の特許請求の範囲第5項、第11項及び第12項に記載された発明の要旨は、明細書の特許請求の範囲第5項、第11項及び第12項に記載されたとおりの以下のものと認められる。


「5.光学リソグラフィー用の装置において、光ビームを提供するためのパルスレーザー12;前記光ビームの中心波長に応答して前記光ビームを加工物の表面と仮定的に同一平面の焦点面に投影する手段;前記光ビームの焦点面と加工物の表面の間の間隙を検出し修正信号を提供する手段;及び前記修正信号に応答して前記光ビームの前記焦点面を移動し前記間隙を除去するために前記パルスレーザーの中心波長を変化させる手段を含むことを特徴とする装置。」(以下「本件発明1」という。)「11.ウエハ上に細線形状を描くための方法において、レーザー源から光を供給し、前記光を二次元走査アセンブリに向け、更にレンズ及び走査アセンブリへ向けることにより拡大された仮想源を形成し、及びレクチルを通過して前記ウエハの表面に前記仮想源を投影する方法であって、前記二次元走査アセンブリ(20,22)は、二次元的に前記レーザー源からの光をシフトし、伝播パルスの面積の平均化を達成することを特徴とする方法。」(以下「本件発明2」という。)「12.デバイスを製造する方法において、相対的に広いバンド幅を特徴とするレーザー放射を発生するステップ、前記放射の少なくとも一部を前記放射の経路内に配置されたレンズアセンブリを介して加工物に向けるステップ、ここで、前記アセンブリは前記相対的に広いバンド幅放射に応答して許容できないほど大きな色収差を示すものであり、前記アセンブリが許容できるほど低い色収差を示すように前記放射のバンド幅を十分に狭めるステップ、及び前記加工物から前記デバイスを完成するために前記加工物をさらに処理するステップを含むことを特徴とする製造方法。」(以下「本件発明3」という。)
３　刊行物
平成11年5月7日付け取消理由通知書で引用した刊行物は以下のとおりである。刊行物1:特願昭59-113051号の願書に最初に添付した明細書及び図面を公開した特開昭60-257519号公報(キャノン株式会社の異議甲第1号証の1)刊行物2:September1980/Solidstate   technology/日本版「レーザ投影描画」第36頁～第42頁(キャノン株式会社の異議甲第2号証)刊行物3:特願昭58-100689号の願書に最初に添付した明細書及び図面を公開した特開昭59-226317号公報(キャノン株式会社の異議甲第3号証)刊行物4:特願昭58-245904号の願書に最初に添付した明細書及び図面を公開した特開昭60-140310号公報(キャノン株式会社の異議甲第4号証の1、横田貞則の異議甲
第1号証)
刊行物5:米国特許第3573456号明細書(Cl.250/65)(菅原益夫の異議甲第1号証)
(1)　[刊行物1]特願昭59-113051号
刊行物1の先願の公開特許公報には以下の事項が開示されている。
(記載事項1-1)
「本発明は、焼付装置に関し、特に光学系を介してパターンを焼付ける際の自動ピント調整機能所謂オートフォーカス機能を有する焼付装置に関する。」(1頁左下
欄14行～17行)
(記載事項1-2)
「第1図は本発明の一実施例の概略構成図であり、エキシマ(excimer)レーザー発振装置1はインジェクションロッキングにより波長を可変にすることができる。ここでインジェクションロッキングとは、…波長巾やビーム拡がり角度等を制御する技術である。…ここで例えばKrFエキシマレーザー(発振波長249nm)の場合、0.3nm程度の半値巾のものをインジェクションロッキングにより0.003nm程度にまで波長巾を狭くすることができ、更にこの8で示される出力スペクトルの巾内で波長を可変にすることができる。」(2頁右上欄1行～左下欄3行)
(記載事項1-3)
「上記構成において、エキシマレーザー発振装置1より照射されたレーザービームは、照明光学系2を通った後、マスク(又はレクチル)3上を照射し3のパターンを投影レンズ4によって焼付対象物体であるウェハ6上に転写する。」(2頁右下欄14行～
18行)
(記載事項1-3)
「エキシマレーザー発振装置1より照射されたレーザービームは、…パターンを投影レンズ4によって焼付対象物体であるウェハ6上に転写する。この時、投影レンズ4のバックフォーカスを一定に保って安定した焼付を行おうというのが本図の特徴である。この為ピント位置検出装置5aで投影レンズ4の結像位置を検出する。もし投影レンズ4の結像位置が焼付対象物であるウェハ6表面上にない場合は、投影レンズ4の結像位置に対するウェハ6表面のズレ量を検知し、…フィードバック制御系7にズレ
量を伝え…」(2頁右下欄14行～3頁左上欄7行)
(記載事項1-4)
「この為ピント位置検出装置5aで投影レンズ4の結像位置を検出する。もし投影レンズ4の結像位置が焼付対象物であるウェハ6表面上にない場合は、投影レンズ4の結像位置に対するウェハ6表面を検知し、…フィードバック制御系7にズレ量を伝え、フィードバック制御系7はそのズレ量に応じた光源の波長の変化力を検出し、インジェクションロッキングされてエキシマレーザー発振装置1のレーザービーム波長を変化させてウェハ6表面に投影レンズ4の結像位置がくるように調整する。」(3頁左上
欄2行～12行)
(2)　[刊行物2]September1980/Solid   statetechnology刊行物2には以下の事項が開示されている。
(記載事項2-1)
「VLSIの開発機運が高まる中で,投影露光方式のリングラフィ技術が生産ラインにどんどん入り込んでいる。…光源としてレーザを使えば,光量が大きいため,露光スループットの飛躍的な増加,および解像度の向上が期待できる。・・・1μmのAZ1350レジストを塗布したウェーハ上の10mm×10mmの領域を露光する時間はレーザを使うことにより100ミリ秒にまで短縮できる。またコヒーレントであるためコントラストが向上する。1μmの凹凸があるアルミニウム上でも0.9μmの線幅,および間隔のグレーティングが0.3NAレンズを使うことにより得られた。」(36頁左欄下から24行～末行)。
(記載事項2-2)
41頁右欄の図12には、「レーザー(図12;Laser)から光を供給、この光をビーム均一器(図12;Beamuniformiser)に向け、更に走査システム(図12;ScanningSourceSystem)へ向けることにより拡大された仮想レーザー光源を形成、この仮想レーザー光源からのレーザー光でレクチル(図12;Reticle)を照明してレクチル面上のパターンを投影レンズ(図12;Lens)でウエハ面(図12;Wafer)に投影する構成」が、図示されている。
(記載事項2-3)


また、40頁左欄の図7及びその説明には、上記図12の拡大された仮想レーザー光源を形成するシステム(図12;ScanningSourceSystem)の具体的構成に対応する構成として、光軸Zに直交する面内の2つの直交軸x,yに沿って点光源を移動させる2つのスキャナ(回転ミラー)によって等価的な光源の大きさを増すようにした走査光源システムが開示されている(39頁右欄11行～末行)。
(記載事項2-4)
「レーザー(図12;Laser)からのレーザービームが均一性を得るためのビーム均一器(図12;Beamuniformiser)」が、「照射の均一性」とのタイトルのもとで、「フォトレジストの良質な像を得るには(線サイズ制御<10%),像の均一性(±3%)をよくする必要がある。ガウス分布のレーザービームでそうした均一性を得るためにレーザービームを分割し,再生する技術を開発した。」(40頁左欄下から25行～21行)と記載され、さらに、レーザービームの均一化を図るべく、光強度分布を平均化するための分割と再生の原理にっても詳細に説明されている(40頁左欄下から20行～末行、同頁右欄図9.a～d)。また、その均一ビームを得るための光学システムについて、「図11は均一ビームを得るための光学システムを示している。分離器(separator)はフレネルプリズムと2つのミラーから構成される。2つの分離器を互いに直交するように設置する。1つめの分離器はビームをF(x1)とF(x2)とに分解する。これらはMx1とMx2の2つのミラーで反射される。これらは光軸に対しわずかにずれている。(σ<1°)2つめの分離器は2つのビームをy軸方向にそれぞれ分解する。これら4つのビームは、2つのミラーMy1.My2を用いて合成される。瞳孔部では、4つのコヒーレント点光源はスキャナーが動かないとき結像する。その大きさは10‐2×φpより小さい。φpは瞳孔部径である。」と記載されており(41頁左欄1行～12行)、図11にその具体的構成が図示され、図12にそれをレーザー光源システムに適用した構成が示されている(図12;Beamuniformiser)。
(3)　[刊行物3]特願昭58-100689号
刊行物3で示される先願の公開特許公報には以下の事項が開示されている。
(記載事項3-1)
「本発明…は、第1図Aに示すごとく光源像形成手段として、いわゆるフライアイレンズを用い、レクチル上のパターンをウェハ上に投影する投影型露光装置に…応用したものである。」(2頁左上欄9行～13行)。
(記載事項3-2)
「レーザー光源(1)から供給されるコヒーレント光は走査光学装置(2)によりスポットに集光されるとともに、走査面(3)上で2次元的に走査される。走査面(3)上に焦点を有するコリーメーターレンズ(4)により走査面(3)からの光束は平行光束に変換されてフライアイレンズ(5)に入射する。…フライアイレンズ(5)の射出面(5b)全体で多数のスポット像が同時に走査される。この結果、フライアイレンズの射出面(5b)に拡大された大きなインコヒーレント光源面が形成される。…そして、コンデンサーレンズ(6)によって被照明物体としてのレクチル(R)を照明し、拡大された光源面の像を投影対物レンズ(7)の瞳面(7a)上に形成することにより、いわゆるケーラ照明が達成され、この時、レクチル(R)上のパターンが投影対物レンズ(7)によってウエハ(W)上に投影される。」(2頁左上欄13行～同頁左下欄13行)。
(4)　[刊行物4]特願昭58-245904号
刊行物4に示された先願の公開特許公報には以下の事項が開示されている。
(記載事項4-1)
「本発明は投影露光装置によってIC,LSI等の集積回路を製造するときの投影レンズに関し、…光源を用いて集積回路のパターンをシリコンウエハー等に焼付けるときに有効な…ものである。」(2頁左上欄4行～10行)
(記載事項4-2)
「特に本発明においては波長248.5nmを主たる発光スペクトルとするエキシマレー
ザーを用い」(2頁右下欄2～4行)
(記載事項4-3)
「本発明は投影露光装置によってIC,LSI等の集積回路を製造するときの投影レンズに関し、…光源を用いて集積回路のパターンをシリコンウエハー等に焼付けるときに有効な投影レンズに関するものである。」(2頁左上欄4行～10行)
(記載事項4-4)
「特に本発明においては波長248.5nmを主たる発光スペクトルとするエキシマレーザーを用いてインジエクション,ロッキング等の手段によって波長幅を狭くした場合に特有の効果を発揮する投影レンズの提供を目的としている。…本発明の目的を達成する為の投影レンズの主たる特徴は…レンズ群を各々単一のガラス材料…より構成する…単一のガラス材料で構成したのは使用する波長域がエキシマレーザーの非常に狭い発光スペクトルの光を利用した為、色収差を考慮しなくても良いからであ
り、」(2頁右下欄2行～3頁左上欄1行)
(5)　[刊行物5]米国特許第3573456号明細書
(記載事項5-1)
コラム1の4行～36行「本発明はフォトレジスト材料で被覆されたシリコンウェハ中に高分解能な像を投影する手段に関するものである。また本発明は、フォトレジスト材料で被覆されたガラス板、又はフォトグラフィックな食刻が必要とされ、感光乳剤が使われるいかなる材料にも適用し得るものである。マイクロ回路の製造においては、感光性材料で被覆されたシリコンウェハ上に縮小された高分解能な像を転写することが望ましい。それからウェハは、投影された回路を生成するために食刻されるか、さもなければ処理される。集積回路の産業においては、意義深い発展が経験されつつある。それは産業、軍事、又は政府後援の宇宙計画の増大する需要に乗じたものである。その発展は、集積回路が利用される直接の製品とともに、そのような回路の製造に関する必要な作業を達成するための様々な複雑さの多くの機械を生み出した。デバイスの生産収益性、信頼性、再現性を増大するために、集積回路の製造を自動化するように開発されたそれらの機械は、大きな変化を提供し、同様に技術も進歩し、高い精度の複雑な像を直接シリコンウェハ上に投影できる機械に対する要求がある。従来の送りネジによるエンコーダ駆動よりも高い精度で高解像板上に像を閃光(flash)し、システムの電気的な閃光予定を改良するために使われるものは、干渉計制御されたステップアンドリピート装置である。縮小比、10×、及び4×の対物レンズで1ミリメートル当たり600本の線を超える空間解像を得るために、その装置には新規な光学系が組み込まれる。」
(記載事項5-2)


コラム2の第40行～46行「本発明の他の目的は、紫外光線の光源、バンドパスフィルター、及び石英(quartz)対物レンズから成る高解像紫外投影手段を提供することである。本発明の他の目的は、紫外光線の光源、バンドパスフィルター、石英対物レンズ、及びその石英を補正(correct)するのに適合した1つの非球面板(asphericplate)から成る高解像紫外投影手段を提供することである。」
(記載事項5-3)
コラム4の第1行～8行「紫外においては、Fig.2に示されたような波長のいくつかのピークを除いた特定の波長で、小さなエネルギーが特定のバンドパスを利用でき、それ故露光期間が不利となる。バンドパスを広げることは解像を減少させるし、いろいろな溶けにくいガラスを使ってレンズを補正することは経済的ではなく、紫外域において困難であり、それで石英と蛍石(fluorite)がその紫外域で機能する最良の材料である。」
(記載事項5-4)
コラム5の第64行～コラム6の第67行「アプローチ3このアプローチは、大きな開口と1ミリメートル当たり600本を超える分解能とを有し、50オングストロームのバンドパスをもつ単一周波数で働く対物レンズの製造に向けられた。そのレンズのために選ばれた狭いバンドパスフィルタを表す参考例がFig.2に示されている。そのフィルターは誘電体多層膜から成る。このアプローチは、色収差(chromaticaberrations)に関して補正されない石英の単色対物レンズの製造に基づいている。基本的に、この系は選ばれたプランクスからの溶融石英(fusedquartz)で作られた複数素子の対物レンズ7であり、蛍石(fluorite)で作られる選定された幾何学素子8による1個の修正用の非球面、又は球面の素子を持つ。屈折率1.432を示すその修正用素子は、特に選ばれたブランクの中で屈折率1.478を提供する他の素子群と組み合わされる。その非球面板は、像のエッジの歪みと対物レンズの球面素子群における異常とに対する修正(correct)のために用いられている。より詳細にFig.1を参照すると、光源1は通常の電源と通常のトリガー手段9とを有する高輝度のキセノン水銀ランプである。バンドパスフィルター2は誘電体層と反射防止コートとをもつ石英から成る。ランプは光軸3に沿って高緯度のビームを透過するように使われている。石英のコンデンサーレンズ4は、石英板6上に設けられた高分解能な写真乳剤5の投影すべき像を介して光ビームを通すように使われる光軸上に設けられる。こうして投影されたビームは石英の対物レンズ7を通り、さらにその補正されていない石英レンズを修正するように特別にみがかれた非球面の蛍石板を通る。それから、高分解能で高エネルギーのビームは、フォトレジスト材料の層11を上に有するシリコンウェハ10に進み、縮小された、又は縮写されたマイクロ像を転写する。フォトレジスト材料の層11に画像が転写された後、そのシリコンウェハは、転写されるべき回路の複写をウェハ上に生成するために食刻されるか、さもなければ処理される。Fig.2を参照すると、そこにはいろいろな素子の波長特性を説明する図が示されている。フオトレジスト材料の感度がオングストロームの波長に対して曲線Pで表されている。ランプの放射曲線が波形Lで示され、その波形LはピークL1、L2、L3、L4を有する。透過(transmission)を1つの周波数に限定することが望まれるので、最も大きなピークLを透過するように狭いバンドパスフィルターが選ばれる。そのバンドパスフィル夕-の曲線はピークFで示され、中心バンドパス周波数は3550オングストロームの近辺にある。曲線Tは石英の透過特性を示す。本発明では、フオトレジスト材料の感度帯域内で高分解能をもつ十分なパワーが得られる。そのフィルターはノイズ周波数を取り除くのに役立ち、全ての透過素子は、選定された周波数において良好な透過性を有する石英から成る。Fig.3は本発明の変形例を示し、そこでは光源12がアルゴンを含むガスレーザキャビティであって、4880オングストロームの基本モードの動作を有している。その励起状態において単色性、又は可干渉性を示すそのガスレーザ、もしくは他のガス(レーザ)が使われている。レーザビームは半透過鏡16とレンズ15を通過する。ある場合には、露光が精密に制御されなければならず、レーザを連続モードで動作することが望ましいなら、その光源は14の光弁(lightvalve)とともに動作する。Fig.4は本発明の変形例を示し、そこにおいて光源17は光学スペクトラムの紫外部分に放射性を示し、フラッシュランプによって励起される固体レーザである。この例ではレーザロッドを励起するために、フラッシュランプ21がパルス化された光源18の手段を介してモニターされる。狭いバンドパスフィルター19と、Kerrセル、又は光弁20、もしくは他の適当なシャッターとがランプと協力して、露光期間を短くする。」
(記載事項5-5)
コラム6の第71行目～コラム8の第8行目「クレイム1.フォトレジスト材料の上に高解像の転写を行なうための単色性の紫外投影手段は以下のものを含む:所定の感度曲線を有し、紫外放射線に感応するフォトレジスト材料のシート;紫外スベクトラム中に1つ、又はいくつかの鋭い放射のピークを示し、光軸に沿って透過(transmit)するように適合された可干渉性放射の非単色の光源;前記紫外スベクルにおける放射の1つのピークの回りに中心を置かれた狭い帯域の光を通すように適合され、前記光軸上に配置されて誘電体層を持つ石英のブロックから成る狭いバンドパスフィルターであって、その狭い帯城の光は前記フオトレジスト材料の感度曲線の中にあり;前記バンドパスフィルターの下で前記光軸上に配置された石英コンデンサーレンズ;前記コンデンサーレンズの下で前記光軸上に配置され、投影されるべき像を保持するように適合された石英板;前記石英板の下で前記光軸上に配置された石英対物レンズ;及び、前記フォトレジスト材料は前記光軸上で前記石英対物レンズの焦点に配置される。」
４　対比・判断
(1)　本件発明1
本件発明1と刊行物1として出願公開された先願の明細書に記載された発明とを対比する。


(1)－１　先願の発明の「焼付装置に関し、特に光学系を介してパターンを焼付ける際の自動ピント調整機能所謂オートフォーカス機能を有する焼付装置」(記載事項1-1)は本件発明1の「光学リソグラフィー用の装置」に相当する。(1)－２　エキシマレーザー装置がパルス発振することはよく知られた事実であるから、先願の発明の「エキシマ(excimer)レーザー発振装置1」(記載事項1-2)は、本件発明1の「光ビームを提供するためのパルスレーザー12」に相当する。(1)－３　先願の発明の「エキシマレーザー発振装置1より照射されたレーザービームは、…パターンを投影レンズ4によって焼付対象物体であるウェハ6上に転写する」(記載事項1-3)という記載における投影レンズは、本件発明1の「前記光ビームの中心波長に応答して前記光ビームを加工物の表面と仮定的に同一平面の焦点面に投影する手段」に相当する。
(1)－４　先願の発明の(記載事項1-3)における「投影レンズ4の結像位置が焼付対象物であるウェハ6表面上にない場合は、投影レンズ4の結像位置に対するウェハ6表面のズレ量を検知」し、「ピント位置検出装置5aで投影レンズ4の結像位置を検出する」ピント位置検出装置は、本件発明1の「前記光ビームの焦点面と加工物の表面の間の間隙を検出し修正信号を提供する手段」に相当する。(1)－５　先願の発明の(記載事項1-4)における「フィードバック制御系7にズレ量を伝え、フィードバック制御系7はそのズレ量に応じた光源の波長の変化力を検出し、インジェクションロッキングされてエキシマレーザー発振装置1のレーザービーム波長を変化させてウェハ6表面に投影レンズ4の結像位置がくるように調整する」構成は、本件発明1の「前記修正信号に応答して前記光ビームの前記焦点面を移動し前記間隙を除去するために前記パルスレーザーの中心波長を変化させる手段」に相当する。
してみると、本件発明1と刊行物1として出願公開された先願の明細書に記載された発明とは実質的に同一である。そして本件発明1の発明者が上記先願の明細書に記載された発明の発明者と同一であるとも、また、本件出願時に、その出願人が上記先願の出願人と同一であるとも認められないので、本件発明1は、特許法第29条の2の規定に違反して特許されたものである。
(2)　本件発明2
(2)－１　本件発明2と刊行物2に記載された発明とを対比する。(2)－１－１　刊行物2の「1μmの凹凸があるアルミニウム上でも0.9μmの線幅,および間隔のグレーティングが0.3NAレンズを使うことにより得られ」(記載事項2-1)る「レーザー光でレクチルを照明してレクチル面上のパターンを投影レンズでウエハ面に投影する」(記載事項2-2)手順は、本件発明2の「ウエハ上に細線形状を描くための方法」に相当する。
(2)－１－２　刊行物2の「光軸Zに直交する面内の2つの直交軸x,yに沿って点光源を移動させる2つのスキャナ(回転ミラー)によって等価的な光源の大きさを増すようにした走査光源システム」(記載事項2-3)は、本件発明2の「二次元走査アッセンブリ」に相当する。
してみると、両者は「ウエハ上に細線形状を描くための方法において、レーザー源から光を供給し、前記光を二次元走査アセンブリに向け、拡大された仮想源を形成し、レクチルを通過して前記ウエハの表面に前記仮想源を投影する方法であって、伝播パルスの面積の平均化を達成することを特徴とする方法。」の点で一致し、本件発明2が伝播パルスの面積の平均化を達成するために「更にレンズ及び走査アセンブリへ向けること」及び二次元走査アッセンブリを「二次元的に前記レーザー源からの光をシフト」する構成としたのに対して刊行物2にはそのような構成が示されていない点で相違する。
そこで、上記相違点を検討するに、伝播パルスの面積の平均化を達成するために二次元走査アッセンブリに加えて「更にレンズ及び走査アセンブリへ向けること」及び伝播パルスの面積の平均化を達成するために「二次元的に前記レーザー源からの光をシフト」する点は、参考資料として提示された特開昭55-28647号公報にも示唆する記載がない。そして、本件発明2はこの点により明細書記載の効果が認められる。
よって、本件発明2は刊行物2に記載された発明であると認められないばかりか、刊行物2に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明できたものとも認められない。
(2)－２　また、本件発明2と刊行物3として出願公開された先願の発明とを対比する。
(2)－２－１　先願の発明の「レクチル上のパターンをウェハ上に投影する投影型露光装置」(記載事項3-1)の手順は、本件発明2の「ウエハ上に細線形状を描くための方法」に相当する。
(2)－２－２　先願の発明の「レーザー光源(1)から供給されるコヒーレント光は走査光学装置(2)によりスポットに集光されるとともに、走査面(3)上で2次元的に走査され・・・走査面(3)上に焦点を有するコリーメーターレンズ(4)により走査面(3)からの光束は平行光束に変換されてフライアイレンズ(5)に入射…フライアイレンズ(5)の射出面(5b)全体で多数のスポット像が同時に走査され・・・フライアイレンズの射出面(5b)に拡大された大きなインコヒーレント光源面が形成され…拡大された光源面の像を投影対物レンズ(7)の瞳面(7a)上に形成することにより、いわゆるケーラ照明が達成され、・・・レクチル(R)上のパターンが投影対物レンズ(7)によってウエハ(W)上に投影される」構成(記載事項3-2)は、本件発明2の「レーザー源から光を供給し、前記光を二次元走査アセンブリに向け、拡大された仮想源を形成し、及びレクチルを通過して前記ウエハの表面に前記仮想源を投影する方法」に相当する。
(2)－２－３　先願の発明の「走査光学装置(2)」はレーザー光源からの光をシフトする作用をなすことは明らかである。


平成１４年（行ケ）第３２７号審決取消請求事件
口頭弁論終結日　平成１６年５月７日
判決
原告兼引受参加人　　　　　　　株式会社サミット
同訴訟代理人弁護士     　　　辻　公雄
同                            阪口徳雄同                            谷口達吉同                            三井雅友同                            向井理佳同                            金藤　力
同訴訟代理人弁理士     　　　中野収二
脱退原告　　　　　　　　　　　株式会社呉商
被告　　　　　　　　　　　　　ユーエフ産業株式会社
被告　　　　　　　　　　　　　アサヒ電機株式会社
被告　　　　　　　　　　　　　大一電機産業株式会社
被告　　　　　　　　　　　　　株式会社日惠製作所
被告ら訴訟代理人弁護士　　    本渡諒一
同                            仲元　紹同                            成末奈穂同                            西川真美子同                            鎌田邦彦
被告ら訴訟代理人弁理士   　   古川泰通
同                            中嶋隆宣同                            清水久義同                            高田健市同                            谷川昌夫同                            田中敏博同                            足立　勉
主文
１　原告兼引受参加人の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告兼引受参加人の負担とする。
事実及び理由
１　原告兼引受参加人（以下，単に「原告」という。）は，「特許庁が無効２０００―３５４９７号事件について平成１４年５月２７日にした審決を取り消す。訴訟費用は被告らの負担とする。」との判決を求めた。
２　特許庁における手続の経緯等は，次のとおりである（争いのない事実，当裁判所に顕著な事実，甲１，６）。
日本デベロッパー株式会社（商号変更後の名称・株式会社プロジェクトエーワン）は，特許庁に対し，昭和６２年７月１６日，発明の名称を「パチンコ台の表示装置」とする発明につき特許出願を行い，平成９年１月２９日，設定登録を受けた（特許第２５９９９２１号，以下「本件特許」という。）。原告及び脱退原告は，株式会社プロジェクトエーワンから本件特許権の移転を受け，平成１１年８月２４日，その旨の移転登録を経由した。被告ら４名は，平成１２年９月１２日，本件特許について無効審判の請求をした（無効２０００―３５４９７号）ところ，特許庁は，平成１４年５月２７日，「特許第２５９９９２１号の特許請求の範囲第１項に係る発明についての特許を無効とする。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同年６月６日，原告及び脱退原告に送達された。
原告及び脱退原告は，同月２８日，本訴を提起したが，本訴係属中，原告は，脱退原告の本件特許権持分の移転を受け，同年８月２７日，その旨の移転登録を経由した。そして，平成１５年５月１４日の当裁判所の決定により，原告は，脱退原告の訴訟を引き受け，脱退原告は，本件訴訟から脱退した。〔なお，原告は，平成１５年４月１４日，本件特許の願書に添付された明細書の特許請求の範囲の請求項１及び発明の詳細な説明の訂正をする訂正審判の請求をした（訂正２００３―３９０７２号）ところ，特許庁は，同年６月１８日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同月３０日，原告に送達された。原告は，同年７月１５日，上記審決取消の訴えを提起した（当庁平成１５年（行ケ）第３１０号）。〕
３　本件審決は，本件発明は，刊行物１（甲３）及び２（甲４）に記載された発明並びに周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものであるから，本件特許は，同法１２３条１項２号に該当し，無効とされるべきものであるとした（当事者間に争いがない。）。
４　原告は，本件訴訟において，本件審決の取消事由を何ら主張しない。また，他に本件審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。
よって，原告の本件請求は理由がないから，これを棄却することとし，主文のとおり判決する。
（なお，当庁平成１５年（行ケ）第３１０号についても，平成１６年５月１３日，「原告の請求を棄却する。」との判決が言い渡された。）
東京高等裁判所知的財産第１部
裁判長裁判官   　北　　山　　元　　章
裁判官　　　青　　柳　　　　　馨
裁判官      沖　　中　　康　　人


平成１３年（行ケ）第４４号　審決取消請求事件
判　　　　決
原　告　シチズン時計株式会社
訴訟代理人弁理士　吉田研二、金山敏彦、石田純、橋本信吾
被　告　　特許庁長官　及川耕造
指定代理人　麻野耕一、田良島潔、小林信雄、茂木静代
主　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
「特許庁が平成１１年審判第１２７５５号事件について平成１２年１１月１３日にした審決を取り消す。」との判決。
第２　事案の概要
１　特許庁における手続の経緯
原告は、平成３年７月４日、「磁気ディスク装置」なる発明について特許出願（平成３年特許願第１６４７３３号）をし、平成１１年７月２日拒絶査定があり、同年８月１１日審判を請求したが（平成１１年審判第１２７５５号）、平成１２年１１月１３日、本件審判請求は成り立たないとの審決があり、その謄本は平成１３年１月１０日原告に送達された。
２　本願発明（請求項１に係る発明）の要旨
（請求項１には、「前記支持薄片」と記載されているが、「支持薄片」という記載はほかにないので「前記支持薄板」の誤記である。）
磁気ディスクのリードライトを制御するディスクコントローラ回路と、前記ディスクコントローラ回路と積層配置され、その内部に記録情報を磁気的にリードライト可能な磁気ディスクが内蔵されたディスクエンクロージャと、を含み、
前記ディスクエンクロージャは、
少なくとも、前記磁気ディスクと、この磁気ディスクを高速回転するスピンドルモータと、前記磁気ディスクの径方向にリードライトヘッドを移動させて所望のトラック位置に静止保持させるリードライトヘッドアクチュエータと、リードライトアンプ回路基板と、さらにこれらの各構成要素を気密状態で内蔵するハウジングと
を含み、
前記磁気ディスクはその両面に磁気記録面を有する外形が約６５ｍｍの大きさか
らなり、
前記スピンドルモータは薄型軸受けを有し、
前記リードライトヘッドアクチュエータは、コイルを備えた低慣性小型ボイスコイルモータと、ハウジングに固定されたボイスコイルモータ回転軸の外周に回転可能に２個重ねて取り付けられたベアリングの外周部に前記ボイスコイルモータと前記リードライトヘッドとを支持可能に配置されたアーム体であって、前記ベアリングを２個重ねた高さとほぼ同じ高さを呈し、その高さ方向の中間位置が、前記ボイスコイルモータのコイルの厚さ方向の中間位置と前記リードライトヘッドの高さ方向の中間位置と前記２個のベアリングの高さ方向における中間位置とをほぼ一致さ
せたアーム体を含み、
前記リードライトアンプ回路基板は、支持薄板に固定されたフレキシブルプリン
トサーキットで構成され、
前記フレキシブルプリントサーキットは、電子部品を載置する平面部と、当該平面部と前記アーム体とを結ぶ細長いリード部とからなり、前記支持薄板は、前記平面部を固定するための平坦部と前記平面部とリード部の切り替わり部分を固定するための平坦部から垂直に立ち上がった立ち上げ壁を含み、前記ハウジングは外面がほぼ平坦なハウジングベースと、同様に外面がほぼ平坦なハウジングカバーと、両ベース、カバー間を気密にシールするパッキンとを含み、その外形は長さ方向約９６ｍｍ、幅方向約７０ｍｍそして厚み方向が約８．５
ｍｍに設定され、
前記ディスクコントローラ回路は前記ディスクエンクロージャのハウジングに固
定配置されたディスクコントローラ回路基板を有し、
ディスクエンクロージャとディスクコントローラ回路の合計厚みが約１２．７ｍｍに設定されていることを特徴とする磁気ディスク装置。
３　審決の理由の要点
(1)　引用刊行物記載の発明
原査定の拒絶の理由に引用された、本件出願前である平成３年２月２１日に公開されたＰＣＴ公開パンフレット９１／０２３４９（引用例）には、ディスク駆動装置の発明に関して、概略次の事項が記載されているものと認められる。（１－１）「ディスクの外形が約６５ｍｍの大きさである。」（請求項９等）（１－２）「ベースと、回転可能な記憶手段と、リード・ライト手段と、インターフェースと、外気から密閉するカバーとを有する。」（請求項６等）（１－３）「ディスク駆動機構は４インチ×２．７５インチ×０．７インチである。」（請求項６等）
（１－４）「ベース２０とカバー２４との間のガスケットが密閉環境をもたらしている。」（１０頁２４～２７行目）
（１－５）「ヘッド４０のピン４２はＰＣＢ（プリント回路基板）３６のコネクタ４３に直接差し込まれる。第２，３図に示すように、制御された環境内にはディスク４４，ディスク４４の第１及び第２面に情報を書込み、そして読み出すトランスデューサ（またはヘッド）４６、トランスデューサ４６をディスク４４に対して位置決めするアクチュエータ４８、そしてディスク４４を支持し回転させるスピンモータ５０を有する。」（１５頁１０～１７行目）
（１－６）「アクチュエータアーム５６を回動させるのに必要な力は、コイル５８と磁石１００からなるボイスコイルモータによって与えられる。」（１６頁２５～２８行目）
（１－７）「図１４において、マイクロコントローラ２２４と昀小数の制御支持回路がディスク駆動装置のすべての機能を指示する。」（１９頁１０～１２行目）（１－８）「スライダーと磁気要素との組合せ機構がヘッドとして知られている。」（２７頁１５～１６行目）
（１－９）「リバースフレックス回路１２０は、ヘッダーピン４２からの電気信号をヘッド４６とアクチュエータの部品４８へ伝達する。このリバースフレックス回路１２０は３つの部分からなる。１つ目の部分はアクチュエータコイル５８に電流を送る部分であり、２つ目は第３の部分であるデータ搬送部分を第１の部分と分離するための接地面である。」（２９頁１９～２６行目）そして、引用例に記載された「ディスク駆動装置」は、そのヘッドがスライダーと磁気要素との組合せからなることから、「磁気ディスク装置」であることは明らかである。また、該磁気ディスクのリードライトを制御する回路を有することは自明の事項である。したがって、上記記載及び対応する図面を参照すれば、引用例に
は、
「磁気ディスクのリードライトを制御するディスクコントローラ回路と、前記ディスクコントローラ回路と積層配置され、その内部に記録情報を磁気的にリードライト可能な磁気ディスクが内蔵されたディスク駆動機構と、を含み、
前記ディスク駆動機構は、


少なくとも、前記磁気ディスクと、この磁気ディスクを回転するスピンモータと、前記磁気ディスクの径方向にリードライトヘッドを移動させて所望のトラック位置に静止保持させるアクチュエータと、リバースフレックス回路と、さらにこれらの各構成要素を気密状態で内蔵するベースとカバーとを含み、前記磁気ディスクはその両面に磁気記録面を有する外形が約６５ｍｍの大きさか
らなり、
前記リードライトヘッドアクチュエータは、コイルを備えたボイスコイルモータと、ベースに固定されたボイスコイルモータ回転軸の外周に回転可能に２個取り付けられたベアリングの外周部に前記ボイスコイルモータと前記リードライトヘッド
とを支持可能に配置されたアーム体とを含み、
前記リバースフレックス回路は、電子部品を載置する平面部と、当該平面部と前
記アーム体とを結ぶ細長いリード部とからなり、
ベースとカバーからなる密閉構造は、ベースは外面がほぼ平坦で、同様に外面がほぼ平坦なカバーと、両ベース、カバー間を気密にシールするガスケットとを含み、その外形は長さ方向４インチ、幅方向２．７５インチそして厚み方向が０．７
インチに設定され、
前記ディスクコントローラ回路は前記ベースに固定配置されたＰＣＢを有していることを特徴とする磁気ディスク装置。」の発明が記載されている。
(2)　対比
本願発明と引用例に記載された発明とを対比すると、引用例に記載された「スピンモータ」、「アクチュエータ」「アクチュエータアーム」「ベースとカバー」「ガスケット」及び「ＰＣＢ」は、本願発明の「スピンドルモータ」、「リードライトヘッドアクチュエータ」「アーム体」「ハウジング」「パッキン」及び「ディスクコントローラ回路基板」に相当する。また、引用例に記載された発明では、ベースとカバーとから形成される密閉空間に上記磁気ディスクを内蔵しているので、これらベースとカバー及び磁気ディスクからなる構成が本願発明の「ディスクエンクロージャ」に相当するものと認められる。さらに、引用例に記載された「リバースフレックス回路１２０」は、ベースに取り付けられた部分から立ち上がり、湾曲してアーム体に取り付けられているので本願発明の「フレキシブルプリントサーキット」に相当する。
したがって両者は
「磁気ディスクのリードライトを制御するディスクコントローラ回路と、前記ディスクコントローラ回路と積層配置され、その内部に記録情報を磁気的にリードライト可能な磁気ディスクが内蔵されたディスクエンクロージャと、を含み、
前記ディスクエンクロージャは、
少なくとも、前記磁気ディスクと、この磁気ディスクを回転するスピンドルモータと、前記磁気ディスクの径方向にリードライトヘッドを移動させて所望のトラック位置に静止保持させるリードライトヘッドアクチュエータと、リードライトアンプ回路基板と、さらにこれらの各構成要素を気密状態で内蔵するハウジングとを含
み、
前記磁気ディスクはその両面に磁気記録面を有する外形が約６５ｍｍの大きさか
らなり、
前記スピンドルモータは軸受けを有し、
前記リードライトヘッドアクチュエータは、コイルを備えたボイスコイルモータと、ハウジングに固定されたボイスコイルモータ回転軸の外周に回転可能に取り付けられたベアリングの外周部に前記ボイスコイルモータと前記リードライトヘッド
とを支持可能に配置されたアーム体を含み、
前記リードライトアンプ回路基板は、フレキシブルプリントサーキットで構成さ
れ、
前記フレキシブルプリントサーキットは、電子部品を載置する平面部と、当該平面部と前記アーム体とを結ぶ細長いリード部とからなり、前記ハウジングは外面がほぼ平坦なハウジングベースと、同様に外面がほぼ平坦なハウジングカバーと、両ベース、カバー間を気密にシールするパッキンとを含
み、その外形は幅方向約７０ｍｍに設定され、
前記ディスクコントローラ回路は前記ディスクエンクロージャのハウジングに固定配置されたディスクコントローラ回路基板を有していることを特徴とする磁気ディスク装置。」である点で一致し、
（ア）スピンドルモータが、本願発明では「薄型軸受け」を有する点、及びボイスコイルモータが、本願発明では「低慣性小型」のものであり、回転軸の外周にベ
アリングが２個重ねて取り付けられている点、及び
（イ）リードライトヘッドアクチュエータが、本願発明では「前記ベアリングを２個重ねた高さとほぼ同じ高さを呈し、その高さ方向の中間位置が、前記ボイスコイルモータのコイルの厚さ方向の中間位置と前記リードライトヘッドの高さ方向の中間位置と前記２個のベアリングの高さ方向における中間位置とをほぼ一致させた」構成であるのに対し、引用例に記載された発明では、この構成が不明である
点、及び
（ウ）本願発明では、リードライトアンプ回路基板が、「支持薄板に固定され」ており、この支持薄板が「平面部を固定するための平坦部と前記平面部とリード部の切り替わり部分を固定するための平坦部から垂直に立ち上がった立ち上げ壁を含」む構成としているのに対し、引用例に記載された発明ではこの点が不明である
点、及び
（エ）ハウジングの外形が、本願発明では「長さ方向約９６ｍｍ、幅方向約７０ｍｍそして厚み方向が約８．５ｍｍに設定され」「ディスクエンクロージャとディスクコントローラ回路の合計厚みが約１２．７ｍｍに設定されている」のに対し、引用例に記載された発明では幅方向の数値が一致するのみである点で相違している。
(3)　相違点についての審決の判断
相違点（ア）
「薄型」及び「低慣性小型」という記載は、相対的な表現であって、モータの構成を限定するものではなく、かつ、装置の薄型化あるいは小型化のために薄型モータ、あるいは小型モータを用いることは慣用技術であり、また、磁気ディスク装置等のように短時間に位置制御する用途に用いるモータとしては低慣性である方がよいことは、当該分野の技術常識であるので、これらの点は構成の実質的な相違とは認められない。また、「ベアリングが２個重ねて取り付けられ」た点は、回転軸を軸方向に短くする場合にベアリングが大きいままであれば当然得られる結果にすぎず、この記載で軸方向の高さを限定することにはならないばかりでなく、ベアリング自体を何ら特定することなく単にベアリングを重ねる構成とするだけのことは単に軸方向を短くしたい長さにしたにすぎないものであって、必要に応じて適宜設計し得る事項といわざるを得ない。
相違点（イ）
「ベアリングを２個重ねた高さ」については、前記したように、高さ自体を限定する意味はなく、かつ、２つの軸受けの両端とほぼ同じ高さのアーム体を有する磁気ディスク装置は周知（例．特開平２－９４１８３号公報（第３図に記載された上下アーム１１の形成する高さは２つの軸受け１４の両端のとほぼ同じ高さである。），実願平１－２５１３９号（実開平２－１１７７７０号）のマイクロフィルム（図９に記載された軸受け部８とスイングアーム９の高さの関係はほぼ同じである）を参照）の技術である。したがって、相違点（イ）は必要に応じて当業者が適宜設計し得る事項と認められる。
相違点（ウ）


フレキシブルプリント基板を補強するために支持薄板に固定する構成は周知（例．特開昭６３－３１４８８４号公報（この文献には、フレキシブルプリント基板４の屈曲部を補強するための補強板５等を有する発明が記載されている。），実願平１－２５１３７号（実開平２－１１７７６７号）のマイクロフィルム（この文献には、電子部品を載置する平面部と、この平面部とアーム体とを結ぶ細長いリード部とからなるフレキシブルプリントサーキット１０１の平面部を固定する平坦部８９と、前記平面部とリード部の切り替わり部分を固定するためのケーブルガイド９６を取り付ける、平坦部から垂直に立ち上がった立ち上げ壁９７を有する発明が記載されている。）参照）の事項であり、フレキシブルプリント基板が平面部と、該平面部から垂直に立ち上がった部分とからなる構成が引用例に記載されているので、この引用例に記載されたフレキシブルプリント基板に上記周知の構成を適用して本願発明のような支持構成とすることは当業者が容易になし得たことと認められる。
相違点（エ）
ハウジングの外形の寸法は、内部に収納する部品の寸法等に応じて昀小値が決まるものであり、内部に収納する部品の大きさはまた、その構成要素に応じて決まるものである。そしてそれらの部品自体については、引用例に記載されたものと格別には相違しないことは上記のとおりであり、また従来の装置との互換性を得ようとすること自体は常套手段であるから、上記寸法の相違については必要に応じて任意に設計し得る事項にすぎない。
なお原告は、審判請求の理由において、本願発明では、アーム体の高さがボイスコイルモータの回転軸に取り付けられたベアリングの高さとほぼ同じになり、ハウジング内部に収納されるリードライトヘッドアクチュエータの高さ寸法を回転駆動に必要とされるベアリングの性能に基づくベアリング高さに応じて必要昀小限度に押さえることが可能になり、磁気ディスク装置の厚みの低減に寄与することができる。さらに、アーム体の高さ方向の中間位置を、ボイスコイルモータのコイルの厚さ方向の中間位置と前記２個のベアリングの高さ方向における中間位置と前記リードライトヘッドの高さ方向の中間位置とほぼ一致させることによって、ボイスコイルモータの駆動トルクを効率よくリードライトヘッド側に伝達することが可能になる。等の効果を主張しているが、ベアリングと同じ高さという点については上記のとおり、回転軸の長さと同等の構成と認められるところ、このような構成及び厚さ方向の中間位置に配置する構成は上記周知例に記載されているように周知のもので、この点は格別なものとはいえず、得られる効果もその構成に本来的に備わっている範囲内のものと認められることから、原告の主張は採用できない。
(4)　審決のむすび
したがって、本願発明は、引用例に記載された発明及び上記周知の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
第３　原告主張の審決取消事由
１　取消事由１（一致点の認定の誤り）
(1)　審決は、引用例の軸受構造が「軸固定型」であると誤認している。審決は、引用例記載の発明について「前記リードライトヘッドアクチュエータは、コイルを備えたボイスコイルモータと、ベースに固定されたボイスコイルモータ回転軸の外周に回転可能に２個取り付けられたベアリングの外周部に前記ボイスコイルモータと前記リードライトヘッドとを支持可能に配置されたアーム体とを含み」と認定する。
しかし、引用例の図３においては、軸受カートリッジ５４の外周がベース２０に固定され、軸受カートリッジ５４の内周部によって軸５２が回転自在に支持されて、この回転軸５２にアクチュエータアーム５６が固定されている。かかる構造は、軸受けがその外周で固定され、その回転自在な内周で支持された軸が回転するもので、いわゆる「軸回転型」支持構造と呼ばれるものである。この「軸回転型」構造の軸受構造を用いて、アクチュエータアーム５６を自由に回転させるためには、軸受カートリッジ５４の外周はベース２０に固定されているので、結局、軸受カートリッジ５４の内周部で支持された回転自在の軸５２を軸受カートリッジ５４から突き出してその上にアクチュエータアーム５６を取り付ける構造を取らざるを得ない。つまり回転軸を含めたアクチュエータアーム５６の高さは、軸受カートリッジ５４の高さをはるかに越えてしまい、軸受カートリッジ５４とほぼ同じ高さにすることは不可能である。
これに対して、本願発明の構造は、本願図面の図１において明らかなように、ハウジング１１に固定されたボイスコイルモータ（ＶＣＭ）回転軸３６の外周に回転可能に２個重ねて取り付けられたベアリング３７、３８の外周部に、アーム体４０が固定される。かかる軸受構造は、軸が固定されて、その軸に軸受の内周が取り付けられ軸受の外周が回転自在であるところの、いわゆる「軸固定型」支持構造と呼ばれるものである。そして本願発明のアーム体は、その固定された回転軸の外周に回転可能に２個重ねて取り付けられたベアリングの、その外周部に配置されているのであるから、回転可能なベアリングの外周部にアーム体を取り付けることができ、アーム体の高さは容易に軸受けの高さに合わせることができる。したがって、審決は、引用例に記載された軸受構造について、いわゆる「軸回転型」支持構造軸受であって、回転軸を含めたアクチュエータアームの高さを軸受カートリッジとほぼ同じ高さにすることは不可能なのに対して、これをいわゆる「軸固定型」支持構造であって、アーム体の高さを軸受部分の高さとほぼ同じ高さにし得るものと誤って認定し、本願発明との相違を看過したものである。被告は、引用例に記載されたモータ回転軸が、中心軸を固定する軸固定型であるという認定はしておらず、そのゆえに審決では、軸と軸受けに関する部分については、相違点（イ）として摘示しているのであると主張するが、審決の相違点（イ）は、単に、本願発明のベアリングとボイスコイルモータ及びリードライトヘッドとの構造関係は引用例には明示されていないとしたものである。そうであるならば、この審決の相違点（イ）の記述は、ボイスコイルモータ回転軸が軸固定型であるか否かとは関係がない。
(2)　審決は、引用例のリバースフレックス回路にリードライトアンプ回路が載置されていると認定するが、誤りである。
審決は、引用例記載の発明と本願発明との一致点として「前記リードライトアンプ回路基板は、フレキシブルプリントサーキットで構成され、前記フレキシブルプリントサーキットは、電子部品を載置する平面部と、当該平面部と前記アーム体とを結ぶ細長いリード部とからなり」と認定している。
一方で、審決は、引用例に「リバースフレックス回路１２０は、ヘッダーピン４２からの電気信号をヘッド４６とアクチュエータの部品４８へ伝達する。このリバースフレックス回路１２０は３つの部分からなる。１つ目の部分はアクチュエータコイル５８に電流を送る部分であり」との記載のあることを認め、次に「データ搬送部分」があるとし、もう一つは、これら２つの部分を「分離するための接地面である」との記載があることを認めている。この記載からは、リバースフレックス回路１２０は上記３つの部分からなり、リードライトアンプ回路を持たないことを示している。


このことは、引用例のディスク駆動装置のプリント回路基板３６はコントロール手段であり（１１頁２２行～２６行、部分訳（３））、図１４にはリードライトコントローラ２３６がそのコントロール手段であるプリント回路基板に含まれていることからも明らかである。
このように、引用例のリバースフレックス回路１２０はリードライトコントローラ２３６などの電子部品が載置されていない、いわゆる「フレキシブルな単なるリード線」であり、このことは図２において電子部品が一切示されていないことからも明らかである。リードライトコントローラ２３６は他の電子部品とともに、ヘッドから遠く離れたプリント回路基板３６に載置されている。これに対し、本願発明においては、名称自体がリードライトアンプ回路基板なるもので構成され、ヘッドの近くにリードライトアンプ回路を配置することで、ヘッドから得られる微小電圧信号に外部ノイズが混入することを防ぐ（本願明細書段落【００２０】）ものであって、本願図面の図４にもその配置が明らかに示されている。
したがって、審決は引用例記載の発明の認定において、リバースフレックス回路はリードライトアンプ回路が載置されていない、いわゆる「フレキシブルな単なるリード線」であるのに、リードライトアンプ回路がある「電子部品実装基板」であると誤って認定し、本願発明との相違を看過したものである。すなわち、審決は引用例記載の発明の認定において、リバースフレックス回路は、電子部品が載置されていない、いわゆる「フレキシブルな単なるリード線」であるのに、電子部品が載置されている「電子部品実装基板」であると誤って認定し、本願発明との相違を看過したものである。
(3)　審決は、引用例のベースは外面がほぼ平坦であると誤認している。審決は、引用例の「ベースは外面がほぼ平坦」と認定しているが、引用例の図１に「取り付け突起２６ａ－ｄ」（１１頁２行～６行、部分訳（２））、図３にはスピンドルモータ５０（１５頁１７行、部分訳（４））及び軸５２の突出部がある。したがって引用例のベースの外面が多くの取り付け突起・突出部を有しているものであるところ、これをほぼ平坦であると誤って認定し、本願発明との相違を看過したものである。
２　取消事由２（相違点の判断の誤り）
(1)　審決は、本願発明の小型化技術が単なる設計事項であると誤った判断をしている。
審決は相違点（ア）の判断の前半において、「「薄型」及び「低慣性小型」という記載は、相対的な表現であって、モータの構成を限定するものではなく、かつ、装置の薄型化あるいは小型化のために薄型モータ、あるいは小型モータを用いることは慣用技術であり、また、磁気ディスク装置等のように短時間に位置制御する用途に用いるモータとしては低慣性である方がよいことは、当該分野の技術常識であるので、これらの点は構成の実質的な相違とは認められない。」と判断し、また相違点（エ）の判断の前段において、「ハウジングの外形の寸法は、内部に収納する部品の寸法等に応じて昀小値が決まるものであり、内部に収納する部品の大きさはまた、その構成要素に応じて決まるものである。そしてそれらの部品自体については、引用例に記載されたものと格別には相違しないことは上記のとおりであり、また従来の装置との互換性を得ようとすること自体は常套手段であるから、上記寸法の相違については必要に応じて任意に設計し得る事項にすぎない。」と判断している。
しかし、引用例は、その９頁６行から２０行にかけて、「現在におけるパーソナルコンピュータやワークステーションに用いられているディスク駆動装置技術につながる、数多くのディスク駆動装置技術における開発が５．２５インチディスク駆動装置についてなされて、ついで３．５インチディスク駆動装置に取り入れられた。５．２５インチから３．５インチディスク駆動装置へのこれらの開発成果の移転においては、ほとんどの部品が同じままで、何の工夫も無く３．５インチディスク駆動装置に移された。」（部分訳（１））が、しかし「３．５インチディスク駆動装置より小さいディスク駆動装置を設計することは、いくつかの工業的標準部品・・・の再設計の挑戦を意味した」（部分訳（１））と記載している。このことからも明らかなように、３．５インチディスク駆動装置から２．５インチディスク駆動装置の進化段階においては著しい技術課題の差がみられ、本願発明の２．５インチディスク駆動装置の実現には、従来技術の単なる設計変更では解決不可能な課題が存在する。
(2)　審決は、本願発明のベアリングを２個重ねた軸受構造を単なる設計事項と誤認している。
審決は、相違点（ア）の判断の後半において、「「ベアリングが２個重ねて取り付けられ」た点は、回転軸を軸方向に短くする場合にベアリングが大きいままであれば当然得られる結果にすぎず、この記載で軸方向の高さを限定することにはならないばかりでなく、ベアリング自体を何ら特定することなく単にベアリングを重ねる構成とするだけのことは単に軸方向を短くしたい長さにしたにすぎないものであって、必要に応じて適宜設計し得る事項といわざるを得ない。」と判断し、また相違点（イ）の判断において、特開平２－９４１８３号公報、実願平１－２５１３９号（実開平２－１１７７７０号）のマイクロフィルムを引用して、「「ベアリングを２個重ねた高さ」については、前記したように、高さ自体を限定する意味はなく、かつ、２つの軸受けの両端とほぼ同じ高さのアーム体を有する磁気ディスク装置は周知・・・の技術である。したがって、相違点（イ）は・・・当業者が適宜設計し得る事項と認められる。」と判断している。
しかし、本願発明のような２．５インチディスク駆動装置においては、薄型化の明確な課題が存在する。従来の装置は以下の二つの方向を目指すのみでいずれも前記課題を解決するに至らなかった。すなわち、第一の方向は、精度を保持するため２個の軸受けを従来のようにある距離を離して用い、薄型化を犠牲にすることである。そして第二の方向は、軸受けを１個にして高さを減少させるが、精度を犠牲にすることである。
引用例記載の発明は、この解決のために２個の軸受けを用い、その間隔を離した。したがって、軸受けはアーム高さで定まるベースの中には収まらず、この結果ベースから軸受部分が突き出る構造となりベース外に配置されて、ベースに軸受ハウジングを固定した「軸回転型」となった。これが引用例の軸受構造に関する技術的思想である。
これに対して本願発明は、軸受けを２個重ねてハウジング内に配置し、ハウジングの外面をほぼ平坦にした。さらに、かかる薄型構造を生かすためにはアーム高さと軸受け高さをほぼ同じにする必要があり、そのために回転軸を固定しその周りにアーム体が回転する「軸固定型」を採用した。したがって、本願発明と引用例記載の発明とは軸受構造の薄型化に関する技術的思想が全く異なる。このように、本願発明は引用例記載の発明と全く異なる技術思想を採用することにより、２．５インチディスク駆動装置の厚みを１９ｍｍ（３／４インチ）から１２．７ｍｍ（１／２インチ）と３３％もの薄型化を一気に実現するという顕著な効果をもたらしたものである。


したがって、審決は、軸受構造における本願発明の２．５インチディスク駆動装置で初めて生じた困難な固有の技術課題及びその顕著な効果を何ら考慮せず、ベアリングを２個重ねた軸受構造を、必要に応じて当業者が適宜設計し得る事項と誤って判断したものである。
(3)　審決は、相違点（ウ）の判断の後段で、実願平１－２５１３７号（実開平２－１１７７６７号）のマイクロフィルムに示す周知技術について「電子部品を載置する」と判断している。
しかし、この周知例のどこにも、いかなる部分にヘッドアンプ部が載置されているかは明らかにされていない。したがって、審決が、引用例に記載されたフレキシブルプリント基板に上記周知の構成を適用して、本願発明のような構成とすることは当業者が容易になし得たことと認められると判断したのは、誤りである。
第４　審決取消事由に対する被告の反論
１　取消事由１（一致点の認定の誤り）に対して
(1)　審決は、引用例に記載された発明の認定において、軸受け構造に関して、「前記リードライトヘッドアクチュエータは、コイルを備えたボイスコイルモータと、ベースに固定されたボイスコイルモータ回転軸の外周に回転可能に２個取り付けられたベアリングの外周部に前記ボイスコイルモータと前記リードライトヘッドとを支持可能に配置されたアーム体とを含み、」と認定しており、これは、「ボイスコイルモータ」自体が「ベースに固定され」ていることを意味し、「ベースに固定されたボイスコイルモータ（の）回転軸の外周に」、「回転可能に２個取り付けられたベアリングの外周部に・・・を支持可能に配置されたアーム体とを含み、」ということを意味する。したがって、審決は、引用例には、「ベースに固定されたボイスコイルモータの、回転軸の外周に回転可能に取り付けられた２個のベアリングよりもさらに外側には、ボイスコイルモータとリードライトヘッドとを支持可能に配置されたアーム体を含む」、という構成が記載されていることを指摘したものであって、引用例に記載されたモータ回転軸が、中心軸を固定する軸固定型であるという認定はしていない。そのゆえに審決では、軸と軸受けに関する部分については、相違点（イ）として摘示しているのである。
上記「前記リードライトヘッドアクチュエータは、コイルを備えたボイスコイルモータと、ベースに固定されたボイスコイルモータ回転軸の外周に回転可能に２個取り付けられたベアリングの外周部に前記ボイスコイルモータと前記リードライトヘッドとを支持可能に配置されたアーム体とを含み、」という記載が、日本語の表現の解釈として「・・・固定されたボイスコイルモータ（の）回転軸の・・・」と解釈でき、「モータ回転軸を固定」しているとしか解釈できないものではないことは、明らかである。
そして、本願発明をみても「軸固定型」とは記載されておらず、本願発明の「・・・固定されたボイスコイルモータ回転軸の外周に回転可能に・・・」という記載が、ボイスコイルモータの回転軸が「軸固定型」であるとしか解釈できないものではないことは上記のとおりであり、かつ、「・・・固定されたボイスコイルモータ（の）回転軸の・・・」と解釈した上で、この部分における構成上の相違点は、相違点（イ）として摘示しているのであるから、ここに相違点の看過はなく、原告の主張は失当である。
(2)　原告は、審決が引用例のリバースフレックス回路にリードライトアンプ回路が載置されていると誤認している旨主張するので、この点について反論する。そもそも、本願明細書の記載をみると、請求項１には「磁気ディスクのリードライトを制御するディスクコントローラ回路と、前記ディスクコントローラ回路と積層配置され、その内部に記録情報を磁気的にリードライト可能な磁気ディスクが内蔵されたディスクエンクロージャと、を含み、前記ディスクエンクロージャは、・・・リードライトアンプ回路基板と、・・・とを含み、」と記載されており、原告の主張する、「名称自体が「リードライトアンプ回路基板」」である基板自体は、ディスクエンクロージャ内に存在するので、ディスクエンクロージャと積層配置された、「磁気ディスクのリードライトを制御する・・・回路」を含まないものであることは明らかである。
そもそも本願発明の「リードライトアンプ回路基板」は「ディスクエンクロージャ」内にあって、積層配置される「磁気ディスクのリードライトを制御する回路」を有さず、名称自体が「リードライトアンプ回路基板」であっても「支持薄板に固定されたフレキシブルプリントサーキットで構成され」るものであり、「前記フレキシブルプリントサーキットは、（電子部品を載置する）平面部と、当該平面部と前記アーム体とを結ぶ細長いリード部とからなり」としか請求項１に記載されていないことからして、本願発明は「リードライトアンプ回路」を含んでいると認定することはできないのである。
(3)　原告は、審決が引用例のベース外面がほぼ平坦であると認定しているのが誤りである旨主張するが、「ほぼ平坦」とは、完全な平坦ではなく、凹凸の許容の程度が示されていない以上、何をもってほぼ平坦とするかは主観的なものである。本願明細書及び図面に記載された唯一の実施例において、ハウジングベース（１２）は、固定ねじ穴部（１２ｂ）を設ける突出部を有しており（図３参照）、このようなハウジングベースを「ほぼ平坦」という以上、引用例の第１図に記載された突起２６や、同第３図に記載された突起５０のようにわずかな突出部を有しても「ほぼ平坦」ではないとはいえず、「ほぼ平坦」であるとした審決に相違点の看過はない。
２　取消事由２（相違点の判断の誤り）に対して
(1)　原告は、審決における、相違点に対する判断の（ア）の前半及び（エ）の前段について、小型化技術が単なる設計事項とする判断が誤りである旨主張するが、原告が認め、引用例に記載されているように、（小型化、薄型化には）従来技術の単なる設計変更では解決不可能な課題が存在するのであり、これは、小型化、薄型化が構成を示すものではなく願望である。
したがって、審決の「当審の判断」において、「薄型」及び「低慣性小型」がモータの構成を限定するものではなく、構成の実質的な相違ではないとした認定に誤りはない。
(2)　薄型化自体が一般的な発明の目的として存在することは明らかであり、その達成のために軸を短くする手段が存在する。２個の軸受けを距離を離さずに配置すれば、これと同じ２個の軸受けを距離を離して用いた場合より高さが小さくなることは、周知の事項として原告が認めているものである。そして、本願発明には、「ベアリングを２個重ねた高さとほぼ同じ高さ」と記載されているが、そのベアリングの大きさも種類も限定されておらず、この記載から厚さを認定することは不可能である。そして、「軸固定型」の構成が周知であることは前記のとおりであり、審決の判断に誤りはない。


(3)　原告は、審決が、相違点（ウ）の後段で実願平１－２５１３７号（実開平２－１１７７６７号）のマイクロフィルムに示す周知技術に「電子部品を載置する」フレキシブルプリントサーキットが記載されていると判断していると主張し、この周知例のどこにも、いかなる部分にヘッドアンプ部が載置されているかは明らかにされていないから本願発明の構成とすることが容易とした判断が誤りである旨主張する。しかし、審決の相違点（ウ）に対する判断では、フレキシブルプリント基板を補強するために支持薄板に固定する構成が周知であることを示すために上記周知例を提示しているのであって、フレキシブルプリントサーキットが電子部品を載置しているとは認定しておらず、「いかなる部分にヘッドアンプ部が載置されているか」は、この部分の審決の認定とは無関係の事項である。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（一致点の認定の誤り）について
(1)　原告は、審決が引用例記載の発明について「リードライトヘッドアクチュエータは、コイルを備えたボイスコイルモータと、ベースに固定されたボイスコイルモータ回転軸の外周に回転可能に２個取り付けられたベアリングの外周部に前記ボイスコイルモータと前記リードライトヘッドとを支持可能に配置されたアーム体とを含み」と認定した点につき、審決は引用例記載の発明の軸受構造が「軸固定型」であると誤認していると主張する。
引用例記載の発明の軸受構造が原告のいう「軸固定型」でなく、「軸回転型」であることについては被告も争うところではないが、審決の引用例記載の発明に関する上記認定中には「軸固定型」とした部分はなく、上記認定中にある「ベースに固定されたボイスコイルモータ回転軸」との表現が必ずしも明確であるということはできないとしても、審決は、引用例記載の発明をもって「軸固定型」と認定したものでないことは明らかである。
審決は、リードライトヘッドアクチュエータの具体的な構造について、本願発明と引用例記載の発明との相違点（イ）として「リードライトヘッドアクチュエータが、本願発明では「前記ベアリングを２個重ねた高さとほぼ同じ高さを呈し、その高さ方向の中間位置が、前記ボイスコイルモータのコイルの厚さ方向の中間位置と前記リードライトヘッドの高さ方向の中間位置と前記２個のベアリングの高さ方向における中間位置とをほぼ一致させた」構成であるのに対し、引用例に記載された発明では、この構成が不明である点」を挙げている。そして、この相違点（イ）に関し、「「ベアリングを２個重ねた高さ」については、前記したように、高さ自体を限定する意味はなく、かつ、２つの軸受けの両端とほぼ同じ高さのアーム体を有する磁気ディスク装置は周知（例．特開平２－９４１８３号公報（第３図に記載された上下アーム１１の形成する高さは２つの軸受け１４の両端のとほぼ同じ高さである。）、実願平１－２５１３９号（実開平２－１１７７７０号）のマイクロフィルム（図９に記載された軸受け部８とスイングアーム９の高さの関係はほぼ同じである）を参照）の技術である。したがって、相違点（イ）は必要に応じて当業者が適宜設計し得る事項と認められる。」と判断しているところである。甲第６号証によれば、特開平２－９４１８３号公報に「従来の磁気ディスク装置の磁気ヘッド位置決め装置は、第３図に例示するように、下部基板１８ｂに中心軸１５の下端を固定し」（１頁右下欄１１行～１３行）との記載のあることが認められ、甲第７号証によれば、実願平１－２５１３９号（実開平２－１１７７７０号）のマイクロフィルムに「本考案は・・・ディスク駆動装置に関する。」（２頁２行～５行）との記載、及び「このアクチュエータ駆動機構４は、第９図に示すようにピボット軸受部８を有し、このピボット軸受部８にスイングアーム９が回動自在に支持され、スイングアーム９の先端に磁気ヘッド２が装置されている。・・・このピボット軸受部８には第１０図に示すように円筒状の内輪側ホルダ１０を有し、この内輪側ホルダ１０の貫通孔１１には取付けネジ１２が挿通され」（８頁１３行～９頁３行）との記載、さらに「取付けネジ１２は・・・ベースプレート６のネジ孔４２に螺合され、ピボット軸受部８がベースプレート６に固定されている。」（１２頁１０行～１３行）との記載のあることが認められ、審決は、これらの記載をもって、中心軸ないし軸受部を固定する磁気ディスク装置の具体的な構造が周知技術であるとして示しているのである。
このような審決の説示に照らしても、審決は、原告主張のように、引用例記載の発明の軸受構造が「軸固定型」であると認定したものとみることはできない。(2)　原告は、審決が本願発明と引用例記載の発明との一致点として「前記リードライトアンプ回路基板は、フレキシブルプリントサーキットで構成され、前記フレキシブルプリントサーキットは、電子部品を載置する平面部と、当該平面部と前記アーム体とを結ぶ細長いリード部とからなり」とした点につき、引用例のリバースフレックス回路に電子部品が載置されていると誤って認定していると主張する。なるほど、審決が引用する引用例の記載「リバースフレックス回路１２０は、ヘッダーピン４２からの電気信号をヘッド４６とアクチュエータの部品４８へ伝達する。このリバースフレックス回路１２０は３つの部分からなる。１つ目の部分はアクチュエータコイル５８に電流を送る部分であり、２つ目は第３の部分であるデータ搬送部分を第１の部分と分離するための接地面である。」との部分には、「電子部品」に関する記載は認められない。そして、審決は、他に引用例の「リバースフレックス回路」に「電子部品を載置する」との根拠を明確に示していないから、審決の上記認定の根拠は明確でない。
しかしながら、本願発明の特許請求の範囲には「前記フレキシブルプリントサーキットは、電子部品を載置する平面部と・・・からなり」との記載があるものの、「電子部品」がどのような電子部品であるかについて、また「電子部品」が実際に載置されているか否かについての限定はない。原告は、本願発明においては、名称自体がリードライトアンプ回路基板なるもので構成され、ヘッドの近くにリードライトアンプ回路を配置することで、ヘッドから得られる微小電圧信号に外部ノイズが混入することを防ぐ（本願明細書段落【００２０】）ものであって、本願図面の図４にもその配置が明らかに示されていると主張するが、本願発明の特許請求の範囲には、ヘッドの近くにリードライトアンプ回路を配置するとの構成に関する記載はない。


そうすると、上記のように審決の認定の根拠に明確でない点があるとしても、その点は、本願発明の構成に係るものではなく、引用例記載の発明との対比において審決がした本願発明の進歩性判断に影響を及ぼすものでもない。(3)　原告は、審決が引用例の「ベースは外面がほぼ平坦」と認定した点につき、引用例の図１に「取り付け突起２６ａ－ｄ」、図３にスピンドルモータ５０及び軸５２の突出部が示されており、引用例のベースの外面が多くの取り付け突起・突出部を有しているものであるところ、これをほぼ平坦であると誤って認定し、本願発明との相違点を看過したものであると主張する。
しかしながら、本願発明の特許請求の範囲には、「ハウジングは外面がほぼ平坦なハウジングベース（１２）と・・・を含み」との記載があり、本願明細書及び本願図面の図３（甲第２号証）によれば、本願発明の実施例のハウジングベース（１２）が固定ねじ穴部（１２ｂ）の突出部を有することが示されている。そうすると、本願発明のハウジングベースの「ほぼ平坦」とは突出部を有するものをも意味しており、引用例の図１の突起２６や、図３の突起５０を有するものも本願発明の「ほぼ平坦」の範囲に含まれるというべきである。したがって、審決に、原告主張の上記相違点の看過があるということはできない。
２　取消事由２（相違点の判断の誤り）について
(1)　取消事由２の(1)における原告の主張も、審決の相違点（ア）の判断の前半における「「薄型」及び「低慣性小型」との点は相対的な表現であって、モータの構成を限定するものではなく」、「装置の薄型化あるいは小型化のために薄型モータ、あるいは小型モータを用いることは慣用技術」、「磁気ディスク装置等のように短時間に位置制御する用途に用いるモータとしては低慣性である方がよいことは、当該分野の技術常識である」との認定を争うものではないし、相違点（エ）の判断の前段における「ハウジングの外形の寸法は、内部に収納する部品の寸法等に応じて昀小値が決まるものであり、内部に収納する部品の大きさはまた、その構成要素に応じて決まる」、「それらの部品自体については、引用例に記載されたものと格別には相違しない」との点、及び「従来の装置との互換性を得ようとすること自体は常套手段である」との点を争うものではない。そして、原告主張のように、３．５インチディスク駆動装置から２．５インチディスク駆動装置の進化段階においては著しい技術課題の差がみられるとしても、その点が、相違点に関する審決の判断に影響を及ぼすものとは認められない。
(2)　原告は、審決は、本願発明のベアリングを２個重ねた軸受構造を単なる設計事項と誤認していると主張するが、従来の装置の目指す方向として、精度を保持するため２個の軸受けをある距離を離して用い薄型化を犠牲にすることは原告も認めているところである。これによれば、２個の軸受け間の距離と薄型化との関係は従来から考えられていたということができ、薄型化を犠牲にしないのであれば、２個の軸受けを距離を離さずに用いればよいことは明らかである。そうすると、原告主張の薄型化の効果は、このような従来から考えられていたことによるものであり、また、薄型化自体が一般的な課題・効果であることを考慮すれば、これを格別のものということはできない。
したがって、原告の上記主張は理由がない。
(3)　原告は、審決が相違点（ウ）の判断の後段で実願平１－２５１３７号（実開平２－１１７７６７号）のマイクロフィルムに示す周知技術について「電子部品を載置する」と判断した点につき、この周知例のどこにも、いかなる部分にヘッドアンプ部が載置されているかは明らかにされておらず、引用例に記載されたフレキシブルプリント基板に上記マイクロフィルムに記載された周知の構成を適用して、本願発明のような構成とすることは当業者が容易になし得たことと認められるとした審決の判断は誤りであると主張する。
しかしながら、審決は、相違点（ウ）について、「フレキシブルプリント基板を補強するために支持薄板に固定する構成は周知（例．・・・実願平１－２５１３７号（実開平２－１１７７６７号）のマイクロフィルム（この文献には、電子部品を載置する平面部と・・・を有する発明が記載されている。）参照）の事項であり・・・引用例に記載されたフレキシブルプリント基板に上記周知の構成を適用して本願発明のような支持構成とすることは当業者が容易になし得たことと認められる。」と判断しているのであって、審決は「フレキシブルプリント基板を補強するために支持薄板に固定する構成は周知」との認定の立証のために上記周知例を引用しているのであり、原告主張の上記の点は、「フレキシブルプリント基板を補強するために支持薄板に固定する構成は周知」であるとした審決の認定に影響を及ぼすものではない。
よって、上記原告主張の点をもってしても、審決の結論が左右されるものではない。
第６　結論
以上のとおり、原告主張の審決取消事由は理由がないので、原告の請求は棄却されるべきである。
（平成１４年２月１２日口頭弁論終結）
東京高等裁判所第１８民事部
裁判長裁判官　　　永　　　井　　　紀　　　昭
裁判官　　　塩　　　月　　　秀　　　平
裁判官　　　古　　　城　　　春　　　実


主　　　　　　　　　文
１　控訴人らの控訴を棄却する。
２　控訴費用は控訴人らの負担とする。
事　実　及　び　理　由
第１　当事者の求めた裁判
１　控訴人ら
(1)　原判決を取り消す。
(2)　被控訴人らは，名古屋市に対して，連帯して５６億９２３９万２２４４円及びこれに対する平成９年７月２９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(3)　訴訟費用は，第１，２審を通じ，被控訴人らの負担とする。
(4)　仮執行の宣言
２　被控訴人ら及び参加人
主文同旨
第２　事実関係
本件は，名古屋市の住民である控訴人らにおいて，名古屋市が一般廃棄物最終処分場建設用地として購入した土地（本件土地）の売買契約（本件契約）について，①本件土地は，そもそも上記建設予定用地ではなく，その用地とは別の場所に存する不要な土地である（争点(1)について），②本件土地は海面下の土地であって所有権の対象とならない土地である（争点(2)について），③本件契約は売買の目的である土地の範囲が特定できないものである（争点(3)について），④本件契約は，新たな廃棄物処分場を確保する必要性がないにもかかわらず不必要な土地を取得するもの，あるいは廃棄物処分場に必要な面積以上の土地を取得するものである（争点(4)について），⑤本件契約の締結過程において十分な環境アセスメントが実施されなかった（争点(5)について），⑥本件契約は取得後の所有権放棄を目的とした契約である（争点(6)について），⑦本件土地の購入価格が不当に高額である（争点(7)について）等により，本件契約が違法，無効であり，その購入代金の支出（本件支出）も違法であるとして，同市に代位し，地方自治法（平成１１年法律第８７号による改正前のものであり，以下「法」という。）２４２条の２第１項４号前段に基づき，本件契約を締結した同市長Ａ個人及び本件支出をした当時の同市収入役Ｂに対して不法行為に基づく損害賠償請求を，同号後段に基づき，本件契約の相手方である名古屋市土地開発公社（以下「被控訴人公社」という。）に対して，不法行為に基づく損害賠償請求ないし不当利得返還請求をした住民訴訟である。
原審において，名古屋市が一般廃棄物最終処分場建設用地として予定する土地は本件契約の対象とされた土地に相当し，本件土地が私法上の所有権の客体となり得ないものであることの立証がない等の認定判断のもとに，控訴人らの請求を棄却したところ，控訴人らが控訴したものである。なお，名古屋市長は，原審及び当審において，Ａ及びＢについて参加人となったものである。
１　事実関係は，次のとおり補正し，下記２のとおり当審における当事者の主張を付加するほか，原判決の「事実及び理由」欄の第２，１の争いのない事実等，同２の本件の争点及び同３の争点についての当事者の主張のとおりであるから，これを引用する。
(1)　原判決３頁１行目の「同年７月７日，」の次に「同売買契約の」を付加する。
(2)　同１０頁１８行目の「客体となりというものではなく」を「客体となり得ないというものではなく」と改める。
(3)　同１４頁２１行目の「不適当であり，」の次に「さらに，」を付加する。
２　当審における当事者の主張
【控訴人ら】
(1)　争点(1)について
原判決は，本件土地の特定に関し，ａ６８４番，同６８６番，６８６番の１の土地の位置関係について，地籍字分全図の地番表示は誤記であると認定しているが，地番という重要な事項を誤記することは，一般に考えられず，地番は足取りの順番に付けるように調査方式が決められており，それにしたがって順番を付けたものであるから，誤記ではない。
(2)　争点(2)について


ア　原判決は，本件土地が陸地であった根拠として，地図に関しては，地籍字分全図及び愛知郡実測図をあげるが，これらは根拠となり得ず，反対に本件土地が陸地ではなかったことの証拠となる。すなわち，(ア)　地籍字分全図は，明治１７年に作成されたもので，同図が作成された目的は，地租改正と大きな関わりがあり，その過程で地券から地籍帳へ，野取絵図から地籍字分全図へと整備が行なわれたことにより存するものである。そして，地券と野取絵図が一体であるように地籍帳と地籍字分全図もまた一体であり，地籍字分全図は，地籍図であり，地籍帳と一体化し，一致する図面である。また，地籍帳は，地券を帳簿化したものであり，地券と一致させたものである。結局，地籍字分全図は，地券の記載を図面化したものといえるものであり，当時の権利区域を明確化したものであって，本件土地のように，干潟（極端な場合は海）となっていたとしても，地券が存在し，地籍帳に記載がされると，地籍図として地籍字分全図に記載される性質のものである。したがって，地籍字分全図上本件土地について，「荒田」と表示されていることなどをもって，実際にこれを陸であるということはできない。そこで，実際に干潟ないし海であるのか陸であるのかを知るには，実測図面が重要であるところ，本件土地に関して明治以降いくつかの実測図面があるが，それらを検討すると次のとおりである。まず，甲６２の図は，明治５年のもので，凡例も良く記載され，統一された方式で書かれ，当時の地図作成第一人者であるＣにより作図されたものである。同図によると，明治５年当時，本件土地は記載されておらず，ｂの南側は海となっており，陸地でなかったことが明らかである。また，甲６３の図は，明治６年（明治１０年２月刷成）のもので，甲６２と同様であり，同図によれば，本件土地は，図面上存在せずに海である。さらに，明治２１年名古屋近傍図（甲１５の１及び２）は，明治２１年のものであり，大日本帝国陸軍第三師団参謀部の責任で作成されたもので，信頼性が極めて高いが，同図によると，本件土地は海であり，一部が干潟となっている。そうすると，本件土地は，明治５年から明治２１年までの間一度も陸地となったことがないといえる。そればかりか，地籍字分全図においても，海岸堤防によって区切られた陸地側と，その外側（海側）に位置する本件土地とは，その色彩についてやや区別して描かれている。また，同図における本件土地の海岸線は一直線であるが，実際の陸地であれば，自然の海岸線は波に洗われ曲線になるはずであるし，人工的な海岸線ということも，当時の造成技術力からして短期間にできることではなく，容易に考えられないことからすれば，海岸線が一直線であることは，実際の陸地と海との境界を表わしたものではなく，開発予定地の線を示すものである。また，同図において本件土地は，海岸堤の外側（南側）に記載されているところ，海岸堤の外側は海であることが当然であり，もし，本件土地が陸地であれば，海岸堤から流れ出る水の処理施設が記載されているはずであるが，同図にはない。さらに，同図において本件土地が陸地であればその内側部分に澪が記載されているはずであるが，同図にはない。したがって，かえって地籍字分全図からも，本件土地は陸地ではなかったことがわかる。
(イ)　原判決は，本件土地が愛知郡実測図（甲１６の２）において破線で囲まれ「ａ新田」と書いてあるから陸地であったとするが，破線は，土堤や石堤を表わすものではなく，開発予定地を表わすために使用されているだけであり，同図の一号埋立地，二号埋立地及び山崎川付近の開発予定地も全て破線で囲まれている。
また，同図の「ａ新田」は，図面上の「ａ新田」の文字の上部に記された川や海の表現を含めて読む限り，海面下に存在する新田として表されているものであり，破線はａの字界を表記したものと解すべきである。
イ　原判決は，本件土地を陸地として認定する証拠として，「地券」の存在，「地籍帳」「土地台帳」等の記載をあげるが，土地の現状を正確に表わすものは，当時の地図であり，地図上で海あるいは干潟であれば，上記地券等の証拠もそれを前提に解釈されるべきである。すなわち，(ア)　本件土地について，明治３１年３月に変換起返許可がされ，地目が「荒田」から「草生原野」となったのは，明治２９年４月２７日民法の財産法部門が，明治３１年６月２１日身分法部門が各公布され，同年７月１６日民法全編が施行されるようになったことに伴い，民法が施行されると継続年季が認められなくなり，本件土地を没収されることを恐れた開発地主が，納税地となっても国に取り上げられるよりはましであるとの考えから，「（変換）起返」を国に申請したものであると推測され，本件土地は，この時，実測が行なわれたものの，陸地化されておらず，上記起返では，本件土地が陸地でなかったために，地目を「草生原野」と地目変更しているのであり，これは干潟（海）であったことを示すもので，地図の記載とも合致する。
(イ)　本件土地は，「字ａ」との字名が付いているが，新田ではない。新田とは，本田に対する概念で，近世に開発された新村と新開耕地である。新田開発は，莫大な資金と労力を要し，地代金を支払って開発地主となった者は，開発権を有するだけで，所有権を有する地主ではない。築立完了し，検地帳への記載がされて初めて本来の地主となる。また，開発の願出（届出）の段階では，概略的な「朱引絵図」でよかったが，開発許可がおりる段階では，実測に基づく「分間絵図」の作成が要求された。しかし，この図面があるからといって陸地化されたわけではなく，本格的な築立工事にかかる段階にすぎない。(ウ)「定納米」は，開発許可が下りる段階で決定されるものであるから，本件土地についてこれが定められたからといって，陸地化がされたとはいえない。本件土地における定納米は，１反当り１升５合であるが，これは，実際の石高と関係なく定められており，また，開発許可が下りてから１５年間免除されている。すなわち，１５年の間に開発を完了せよとの趣旨である。本件土地は，免除期間明けの天保１３年からは，定納米を納めなければならない年貢地になったが，年貢地になったからといって，開発に成功し，陸地化したのではない。「砂付場所」が陸地化を意味しているものではないことは，甲６５の１６頁に記載されているとおりである。


(エ)　鍬下年季とは，新田ができても年貢をとらない猶予期間のことであるが，開発者は，この期間に新田をつくり，開発資本を回収する。鍬下年季が延長されるということは，その間に開発（陸地化）ができなかったことを意味する。本件土地も鍬下年季が延長されており，鍬下年季中，さらに一定の期間を定めて定納米を免除する場合に該当していたものであるが，これは，結局新田開発に失敗したためである。(オ)　新田の開発には，種々の利害がからんでくるため，各種の取り決めがされるところ，そこには「是迄の海用（みお）通りを妨害するようなことは，一切してはならない」との注意がされている。本件土地も「みお」が大きく通っており，これを含めて埋立ててしまうことはあり得ない。また，本件土地が新田開発された当時は，干潟の干潮汀線に石垣による防潮堤を造り，その防潮堤がほぼ出来上がった時点で，最後に「潮留」の工事を一気に行なう方法で行なわれていた。そこで，まず，石垣による大きな堤を築くことが先決であるところ，本件土地については，堤（石垣堤）が築かれた形跡がないから，その堤を築くことに失敗していると思われる。さらに，「潮留」に成功すると，水門口を設置し，干拓地の中の水を排水しなければならないが，本件土地で水門口を設置した形跡はない。
したがって，本件土地は，新田開発に成功しておらず，干潟のまま今日まで継続しているものである。
(3)　争点(3)について
特にない。
(4)　争点(4)について
原判決は，一般廃棄物の処理に関し，市町村にその施策の選択についての裁量が認められていることを前提とする。そして，市町村の財産の取得には，法９６条１項８号の他に規制する法令がないとしているが，普通地方公共団体の執行機関は，法２条１３項により，「地方公共団体は，その事務を処理するに当っては，住民の福祉の増進に努めるとともに，最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」との義務を負い，また，法１３８条の２により，市町村の長は，市町村の事務を，自らの判断と責任において，誠実に管理し及び執行する義務を負うから，被控訴人らが本件土地を購入する際に，これらの義務を尽くしたか否かが問題となる。そして，市町村長の裁量権の逸脱や濫用の要件としては，①明らかに取得の必要性のない土地を取得したこと，あるいは，②適正価格よりも著しく高価で土地を取得したことのいずれかに該当することをもって足りるというべきである。
すると，本件土地が一般廃棄物処理予定地として必要な面積よりも広いことは争いなく，名古屋市長は，明らかに取得の必要性のない土地の取得を執行したものであるから，裁量権の逸脱や濫用が原則的に推認される。原判決は，①同一所有者との売買交渉に当っては，本件土地の一部のみを買い受けるよりも全体を買い受ける方が交渉が優位に進むと考えられる，②一般に土地有効利用の見地から名古屋市としてもまとまった土地として購入した方が得策である，と認定しているが，①については，名古屋市と被控訴人公社との売買契約であり，前所有者の白川不動産との交渉問題を取り上げることは誤りであり，②については，証拠に基づかないものであり，一般論としても認められない。
(5)　争点(5)について
特にない。
(6)　争点(6)について
本件土地は，名古屋市が所有権を放棄することを前提として，その購入をしたものであるが，そのような異常な所有権放棄は，本件土地の土地性にそもそも問題があるからである。すなわち，本件土地を，一般廃棄物の処分場にするには，同市がこれを購入しなくても，公有水面として埋立をする際に，関係機関と協議することにより，いくらでも可能なことである。このような本件契約を締結した名古屋市長の行為は，裁量権を逸脱して濫用となるものである。
原判決は，本件土地の所有権放棄に関する控訴人らの主張について，そもそも土地取得後における管理ないし処分が違法であるというにすぎないとするが，土地の所有権放棄のためには土地の所有権取得が前提となることは当然であるところ，所有権放棄を予定しての売買契約について，契約の目的は土地の取得行為にすぎないとすることは，地方自治法の制定趣旨を潜脱する解釈である。
(7)　争点(7)について
原判決は，丁７及び８の鑑定について，公正妥当として，これらに基づいて被控訴人公社が白川不動産から本件土地を購入した価格は妥当であると認定するが，誤りである。すなわち，
日本不動産研究所の鑑定評価書（丁７）には，①本件土地は，干潮時にその一部が干潟となるが，その余の時間は海面下にある土地であるにもかかわらず，満潮時に海面下になるとの前提で評価をしていること，②本件土地は，「徐々に工場地向きの宅地として宅地化が進行していくものと予測」し，標準的使用は「工場地向き宅地見込地」との前提で評価しているが，本件土地が所有権の認められない公有水面として埋立予定地である事実を評価にほとんど反映させていないこと，③本件土地を登記簿上の「土地」ではないと認定しながら，これを評価に反映させていないこと，④本件土地が公図もなく場所が特定されていない高低のある海没地であり，公有水面（私的所有権が認められない土地）であるにもかかわらず，そのことを評価に反映させていないこと，⑤埋立費用についても合理的根拠が示されていないこと，⑥公有水面で埋立てが行なわれる場合は，名古屋市が本件土地の所有権を取得できないか，もしくは，同土地の所有権を放棄しなければならない点を無視していること，⑦本件土地の埋立てをして，これを工場用地等として利用されることが前提となっており，その場合の有効宅地化率を７５パーセントとしてるが，本件土地を埋め立てるには，護岸堤防の築造が不可決であり，護岸堤防の面積はｂ新田の例によると埋立面積の１割を超えており，有効宅地化率を少なくとも１割は減少させなければならず，本件土地の埋立計画面積と本件土地面積との差異も考え併せると，有効宅地化率が大きすぎること，以上の諸点において誤りが認められ，同鑑定評価書による本件土地の評価額は高額にすぎることが明らかである。


明和不動産鑑定所の鑑定評価書（丁８）には，①本件土地が登記はあるものの公図がなく，場所が特定できない公有水面であり，分筆できないものであることを無視していること，②本件土地は，干潮時にその一部が干潟となるが，その余の時間は海面下にある土地であるにもかかわらず，満潮時に海面下になるとの前提で評価をしていること，③本件土地の北側に位置するｃ流通業務団地は，江戸時代に既に陸地となっており，本件土地と異なっているにもかかわらず，本件土地の造成について，「ｃ流通業務団地と同等の造成工事が可能」との前提をとっていること，④農地と工業用地とは，埋立方法も根本的に異なり，農地は比較対象地として適当でないにもかかわらず，本件土地の評価において，農地事例との比較を行なっていること，⑤丁７に関する上記⑦と同じく有効宅地化率が大きすぎること，以上の諸点において誤りが認められ，同鑑定評価書による本件土地の評価額は高額にすぎることが明らかである。
【被控訴人ら及び参加人】
(1)　争点(1)について
ａ６８４番，同６８６番，６８６番の１の土地の位置関係につき，地籍字分全図の地番表示が誤記であることは，原判決が２１頁以下において，詳細な理由に基づき判断しているとおりである。
(2)　争点(2)について
ア　本件土地が，地籍字分全図及び愛知郡実測図上では，陸地として描かれていることは明白であり，本件土地が陸地であったことの根拠となるものである。
(ア)　地籍帳は，明治１７年３月，愛知県が郡区役所等に発した布達に基づき，同年１月１日現在の姿を記載するものとして作成されたものであり（同布達添付の地籍編製心得書第５条），「海ト陸地トノ径界」については「満潮ヲ以テ其区別ヲナスヘシ」ものとされており（同第７条），また，「元流作地ニシテ出水ノ際荒地トナルモ其形ヲ存シタルモノハ荒蕪地ニ編入スヘシ」（同第２７条）ものとし，「附寄洲ハ其名称ヲ挙クヘシ」（同第２８条）とされている。このことから，地籍帳において「荒田」とされた本件土地は，明治１７年１月１日段階において，満潮時においても陸地であったと認められるものである。控訴人ら主張のごとき，地券があったから当然に地籍字分全図に土地として描かれるというものではない。地籍字分全図上，本件土地は陸地として描かれており，「海岸」と記載された部分とは色で区画されていることは明らかであって，同図面上の記載から本件土地が実際にも陸地であるということはできないとする控訴人らの主張は誤りである。
甲５６によれば地籍字分全図の作成時期は控訴人らの主張するように明治１７年ということになるが，仮にそうであったとしても，本件土地が陸地として描かれている愛知郡実測図が作成された明治３１年以前の時期に，本件土地が陸地として描かれている図面が存在するという本質に変わりはなく，原判決の認定が左右されるものではない。控訴人らは，本件土地が陸地でなかったことの根拠として，甲６２，６３，甲１５の１及び２を挙げるが，甲６２，６３は，愛知郡実測図（甲１６の２）等の図面と対比して明らかなとおり，単なる絵図の類であり，実測図面と呼ぶに値するようなものではなく，甲１５の１及び２についても，広域にわたる地図であり，一筆単位で調製されている地籍字分全図の正確性を覆すに足りるものではない。
地籍字分全図及び愛知郡実測図上で，本件土地が陸地として描かれている理由は，本件土地と海との境界線が明示されているからであり，本件土地の着色が海の色と違うことはその傍証にすぎない。海岸線が一直線に描かれている理由は，開発地であるからであり，控訴人らが主張するような開発予定地であるからではない。
(イ)　愛知郡実測図において，本件土地と海との境界線が破線で描かれている理由は，土堤ないし石堤を表わしているからであり，開発予定地であるからではない。
イ　明治３１年３月に本件土地について変換起返許可がされ，地目が「荒田」から「草生原野」となったことに関し，起返による「草生原野」への変更が架空であるとする控訴人らの主張は，極めて例外的な事象を前提としており，本件土地についての地券，地籍帳及び土地台帳等の公証行為の意味を過度に軽視するものであり，これらの公文書が事実の推認において有力な資料であることは疑いがない。
控訴人らは，本件土地は，「字ａ」との字名が付いているが，新田ではないと主張するが，江戸，明治期の図面等に「ｃ干潟」との表記はなく，「ｃ干潟」はあくまでも現代における通称にすぎず，明治期において本件土地は「字ａ」と表記され，中には，愛知郡実測図のごとく，「ａ新田」と表記しているものもある。そもそも「新田」という名称は，「新村」に対して付されるものであって，開発地が築立されたことにより直ちに新田成立となるものではない。丁１９の２（１８３７年から１８４０年ころに作成されたｂ新田及び政成新田新築立場所図）においては，後に「ｄ新田」となる場所が「巳年築立場所」として記載されているところ，既に巳年（１８３３年）に築立済みの土地であるが「新田」として成立していないために，「新田」と区別されて赤線で描かれているのである。
「鍬下年季」に関して，控訴人らは，鍬下年季が延長されていることはその間に開発（陸地化）ができなかったことを意味する旨主張するが誤りである。鍬下年季とは，開発者が投下した開発資本の回収期間として設定されるものであって，開発そのものの期間として設定されるのではないところ，その投下資本は，莫大な資金であったから，鍬下年季が延長されたことをもって，開発（陸地化）ができなかったことを意味するとはいえない。


控訴人らは，本件土地について，堤（石垣堤）が築かれた形跡がないとして，新田開発が成功していない旨主張する。しかし，本件土地について新田開発が行われたのは，既に１００年以上も前のことであり，一世紀を経る間には，伊勢湾台風等の大規模水害がこの地方を襲っている。また，本件土地付近は，現在では常時潮に晒されている場所であるとともに，日光川，庄内川という大型河川の流出口に当る場所である。本件土地について，１００年以上前の工事の痕跡が，現在，陸上に顕現している形で残っていないとしても，なんら不自然ではない。なお，過去には堤防等の痕跡が認められていたことは，「港区のおいたち聞き書」（丁２２の１及び２）に，ｅ新田字ａ６８４番地の土地は，所有者であったＤ（Ｄ’のことと思われる）が，それまで埋立地であったがしばしば堤防が決壊していた同土地について再度埋立てを敢行し，堤防に樋門まで取り付けたが，その後台風が来て堤防が流されたことがあったこと，さらに，その後，Ｅが多くの人夫を使って堤防の復旧工事を試みようとしたこと，本件土地の堤防の工事はソダ工法（粗朶「刈り取った木の枝」を編んだものに石を入れ，それを積み重ねていく工法）がとられたこと，少し掘れば堤防に使っていた一抱えもある大きな幡豆石がでくる状態であったこと等の記載があることからも明らかである。
(3)　争点(3)について
特にない。
(4)　争点(4)について
控訴人らは，地方自治体の財産取得を規制する法令としては，法９６条１項８号以外にも，法２条１３項，同１３８条の２があると主張するが，これらの規定は，地方自治体の執行機関がその任務を遂行していく上での当然の心構えを明らかにしたものにすぎず，地方自治体の購入する財産について具体的規制をするものではない。
本件土地の場合には，公図の不存在を理由に法務局が分筆登記申請を受理しないという立場をとっていたこと等の事情から，前所有者にその一部だけを売却してもらうことなど到底期待できないものであり，また，本件土地全体を購入することによって処分場設置に伴う隣接地域の自然環境保全という全体的調整が可能になるという事情もあったことから，本件土地全体が購入対象となったのである。本件土地を購入対象地として選定するに至るまでには，名古屋市は，数十年にわたる調査と検討を行ってきたものであり，その結果を踏まえて執行機関が「自らの判断と責任において，誠実に」事務の執行を行ったのである。これについて，明らかに取得の必要がない物を購入した裁量権の逸脱があるといえる余地はない。控訴人らは，名古屋市の本件契約の相手方は被控訴人公社であるから，白川不動産との交渉問題を取り上げることは誤りである旨主張する。しかし，被控訴人公社は，公有地拡大の推進に関する法律１０条１項に基づき設立されたものであり，その設立目的は同法１条に規定されているように，「地方公共団体に代わって土地の先行取得を行うこと等」である。被控訴人公社は，名古屋市に代わって本件土地を先行取得したものであり，本件契約は，名古屋市が本件土地を取得するに至る過程の一段階にすぎないものであるから，控訴人らの上記主張は失当である。
(5)　争点(5)について
特にない。
(6)　争点(6)について
本件土地について所有権を放棄するという方策は，公有水面埋立法上の整合性を図るための法的処理策の一つとして考えられるものであり，本件土地の取得や公金の支出とも全く関係しないものである。さらに，名古屋市は，現在も本件土地の所有者のままであり，控訴人らの本件土地を名古屋市が放棄するとの主張は，あくまでも予定の範疇にすぎないものである。そもそも，所有権放棄に関しては，本件土地取得後の管理処分に関する違法の主張であって，本件契約の目的自体とは直接関係がないから，それによって本件契約が違法，無効となることはありえない。
(7)　争点(7)について
控訴人らは，日本不動産研究所の鑑定評価書（丁７）に対し，本件土地が干潮時に一部干潟になるだけの海没地であることを前提にしておらず，また，工場用地として利用するための減歩をしていない等と異議を述べる。しかし，同鑑定評価書は，実地調査を行った上，「通常大部分が海面下」（９頁「４」）であるという認識のもとに行われており，「行政上の制約」（８頁「３」）をも踏まえて評価をしているものである。そして，同鑑定評価書は，「取引事例比較法を採用して求めた価格」（比準価格）の算定に当っては，本件土地が海面下の土地であることにより通常の陸地に比して９０パーセントの減価原因があるものと判断し，取引事例（海岸線の陸地）との間に５０パーセントの補正を行っており，他方，比準価格と「開発法を採用して求めた価格」の２つの値のうちいずれを重視するかの判断に当っては，本件土地の開発が「一般民間ディベロッパーにとっては困難な状況にあり」ということを理由として，公共利用の場合の取引事例価格である「比準価格」に重きを置く評価を行っているのである。さらに，「開発法を採用して求めた価格」を算定するに当っては，「西１区計画を参考にｃ流通団地の有効率を勘案のうえ，道路・公園等の公共潰地を除く有効宅地化率を７５％と査定」しており，同鑑定評価書に対する控訴人らの上記異議は的外れな批判である。
控訴人らは，明和不動産鑑定所の鑑定評価書（丁８）に対しても同様の異議を述べる。しかし，同鑑定評価書は，現地の実地調査を行った上，本件土地の現況について，「「名古屋港基準面」より７m前後の深いところが一部あるが，基準面の０．６m以下になると砂泥質が露出する部分もある」というように数値的に正確に状況を把握し，かつ，公法上の規制の存在等の諸要因をも踏まえて評価を行っているのである。同鑑定評価書が価格比準を農地との間で行っている点については，本件の場合には，「対象物件にもっとも近似する周辺地域の用途地域としては土地利用の原始的利用である「農地地域」であり」ということを理由にこれを比準の対象としたものである。さらに，この比準価格については，本件土地の特性を踏まえて，「公法利用制約等の補正」，「海面下補正」を施して１割以下に減じた上で，「規範性は劣るため，試算価格として採用するには限界が認められる」として，評価の結論を出す上では，この比準価格を「若干参酌」するに止めている。同鑑定評価書も，「原価法に準ずる法に基づく試算価格」の算定に当っては，「当該地域の地形・地勢からみて，中工場敷地を中心とする標準的な工場団地造成における減歩率等を参考に」有効宅地化率を７０パーセントと見積もっている。同鑑定評価書に対する控訴人らの異議も的外れな批判である。
第３　当裁判所の判断


当裁判所も，控訴人らの被控訴人らに対する，名古屋市に対して，連帯して５６億９２３９万２２４４円及びこれに対する平成９年７月２９日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金を支払えとの本件請求は，いずれも理由がないものと判断するが，その理由は，以下のとおりである。
１　争点(1)について
本件契約の対象となった本件土地が本件事業予定地といえるかについては，次の(1)のとおり補正し，(2)のとおり控訴人らの当審における主張に対する判断を付加するほか，原判決の「事実及び理由」欄の第３，１記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)ア　原判決２１頁３行目の「ｃ新田」を「ｅ新田」と改める。イ　同２１頁２４行目の「北西角」を「北東角」と改める。ウ　同２１頁２６行目の「土地宝典及び甲１９の１参照」を「甲１９の　１（土地宝典中の名古屋市港区南陽町全図）」と改める。
エ　同２２頁３行目の「丁２１」を「丁２０」と改める。オ　同２２頁６行目の「土地宝典」の次に「（甲１９の２）」を付加する。
(2)　控訴人らの当審における主張に対する判断
控訴人らは，ａ６８４番，同６８６番，６８６番の１の土地の位置関係につき，地籍字分全図において，地番という重要な事項を誤記することは，一般に考えられず，地番は足取りの順番に付けるように調査方式が決められており，それにしたがって順番を付けたものであるから，地籍字分全図によれば本件契約により売買の対象とされた土地はａ６８４番ではなく，ａ６８６番及び同６８６番の１である旨主張する。
しかしながら，ａの各土地に関して，必ずしも北からａ６８４番，同６８５番，同６８６番の順に地番が付されなければならないとはいえず，地籍字分全図記載のａ６８６番の位置は，同６８６番の土地測量図面（丁２１）や土地宝典（甲１９の１）及び名古屋港西１区全体の見分図（丁２０）に照らすと，ａ６８５番の土地の北に位置することが明らかであり，地籍字分全図記載のａ６８６番の地番表示は誤記であると解されるから，控訴人らの上記主張は採用できない。
２　争点(2)について
本件契約の対象となった本件土地が所有権の客体とならないものであるかについては，次の(1)のとおり補正し，(2)のとおり控訴人らの当審における主張に対する判断を付加するほか，原判決の「事実及び理由」欄の第３，２記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)ア　原判決２２頁２６行目の「客体となりというもの」を「客体となり得ないというもの」と改める。
イ　同２３頁１９行目の「本件土地が土地であると」を「本件土地が所有権の客体となるものと」と改める。
ウ　同２３頁２５行目の「５３，」の次に「５６，」を付加する。エ　同２６頁５行目の「明治２９年」を「明治１７年」と改める。オ　同２８頁４行目の「前記ク」を「前記キ」と改める。カ　同２８頁１４行目の「徳川幕府」を「領有する尾張藩」と改める。キ　同２９頁２５行目の「明治４３年ころまでに」を「その後に」と改める。ク　同３０頁２行目の「明治２９年」を「明治１７年」と改める。ケ　同３０頁５行目の「堤土ないし堤石」を「土堤ないし石堤」と改める。コ　同３２頁１行目の「地租改正地方官心得書」を「地方官心得書」と改める。
サ　同３２頁２５行目の「定めがあり」の次に「（甲４０）」を付加する。シ　同３３頁１６行目から１７行目にかけての「地券に反別が確定反別が」を「地券に確定反別が」と改める。
ス　同３３頁２０行目の「本件地券の記載によれば，本件地券の存在と」を「本件地券の存在及び」と改める。
セ　同３７頁３行目から４行目目にかけての「移転登記も経由されていること」の次に「（丁２の１ないし１２）」を付加する。
ソ　同３７頁１２行目から１３行目にかけての｢支配利用下｣を｢支配利用が可能な状態｣と改める。
タ　同３７頁１５行目の冒頭に｢上記②ⅱの｣を付加する。チ　同３８頁１２行目から１３行目にかけての｢②ⅱの要件｣を｢本件土地は②ⅱの認識可能性の要件｣と改める。
(2)　控訴人らの当審における主張に対する判断
ア　控訴人らは，地券と野取絵図が一体であるように地籍帳と地籍字分全図もまた一体であって，同図は，地籍帳と一体化し，一致する図面であり，地籍帳は，地券を帳簿化したもので地券と一致させたものであるところ，本件土地のように，干潟（極端な場合は海）となっていたとしても，地券が存在し，地籍帳に記載がされると，地券の記載を図面化し当時の権利区域を明確化たものとして地籍字分全図に記載される性質のものであるから，地籍字分全図上における地目の表示等から，本件土地について，陸であるということはできず，実際に干潟ないし海であるか陸であるかを知るには，実測図面が重要であるところ，甲６２の図（明治５年のもの），甲６３の図（明治６年（明治１０年２月刷成）のもの），甲１５の１及び２の明治２１年名古屋近傍図によれば，本件土地は陸地として描かれていないから，本件土地は，明治５年から明治２１年までの間一度も陸地となったことがないといえる旨主張する。


しかしながら，上記（原判決３４頁１５行目から３５頁１行目まで）のとおり，地籍帳は，愛知県の郡区役所，戸長役場に対する，明治１７年３月１７日乙第４４号布達により，同年１月１日現在の一筆ごとの土地の姿を記載するものとして作成されており（同布達添付の別紙地籍編製心得書第５条），「海ト陸地トノ径界ハ満潮ヲ以テ其区別ヲナスヘシ」（同第７条），「元流作地ニシテ出水ノ際荒地トナルモ其形ヲ存シタルモノハ荒蕪地ニ編入スヘシ」（同第２７条），「附寄洲ハ其名称ヲ挙クヘシ」（同第２８条）と規定されていることからすれば，地籍帳において「荒田」とされた本件土地は，明治１７年１月１日段階において，満潮時においても陸地であって洲ではないと認定されていたことがうかがわれ，また，上記（原判決２６頁２０行目から２７頁２４行目まで及び同３５頁２１行目から３６頁１３行目まで）のとおり，本件土地に関し，土地台帳において明治３１年３月２２日の起返による地目が「荒田」から「草生原野」と変更され，反別も丈量増となり，地価，地租もそれぞれ定められており，字ａ６８６番の土地について明治２９年ころ実地検査もされていることを考え併せると，本件土地も起返に際して実地検査がされているものと認められるのであって，地籍字分全図において本件土地が干潟や海であるにもかかわらず陸地として描かれているとは容易には考え難く，同図上から本件土地が陸地であるということはできないとはいえない。そして，控訴人らが本件土地が陸地でなかったことの根拠とする甲６２，６３の図は，実測図面といえない絵図であり，甲１５の１及び２についても広域にわたる地図であり，一筆単位で調製されている地籍字分全図の本件土地に関する記載を否定するものとまではいえない。
したがって，控訴人らの上記主張は採用できない。
イ　控訴人らは，地籍字分全図において，①海岸堤防によって区切られた陸地側と，その外側（海側）に位置する本件土地とは，その色彩にやや区別して描かれていること，②一直線で描かれている本件土地の海岸線は，開発予定地の線であり，実際の陸地と海との境界を表わしたものではなく，実際の陸地であれば，自然の海岸線は波に洗われ曲線になるはずであるし，人工的な海岸線ということも，当時の造成技術力からして短期間にできることではないから考えられないこと，③本件土地は，海岸堤の外側（南側）に記載されており，海岸堤の外側は海であることが当然であり，もし，本件土地が陸地であれば，海岸堤から流れ出る水の処理施設が記載されているはずであるが，上記図にはないこと，④本件土地が陸地であればその内側部分に澪が記載されているはずであるが，上記図にはないことから，地籍字分全図における本件土地の記載部分は陸地を表わすものではない旨主張する。
しかしながら，上記２(2)アのとおり地籍字分全図において本件土地が干潟や海であるにもかかわらず陸地として描かれているとは容易には考え難く，①については，同図を見る限り，海岸堤防によって区切られた陸地側と，その外側（海側）に位置する本件土地と，その色彩にやや区別して描かれているとは一概にいえず，仮に色彩においてやや異なるところがあったとしても，本件土地は明らかに海との境界線により陸地として明示されており，②については，上記（原判決２８頁１３行目から２３行目まで）のとおり，本件土地は新田開発の対象となり人工的開発がされたものであるから，海岸線がほぼ一直線に描かれていることをもって本件土地が陸地ではないとは必ずしもいえず，作図上の技術問題であるとも考えられなくはなく，③及び④については，海岸堤の外が直ちに海ではなく，本件土地は同堤の外のａ新田に位置することは地籍字分全図上明らかであり，同図において海岸堤から流れ出る水の処理施設が本件土地に記載されていないことや澪の有無やその記載の有無が特段本件土地の陸地であることを否定することとは考え難い。したがって，上記①ないし④の控訴人らの主張は，採用できない。ウ　控訴人らは，本件土地に関し，愛知郡実測図（甲１６の２）において破線で囲まれ「ａ新田」と書いてあるとしても，同図の一号埋立地，二号埋立地及び山崎川付近の開発予定地も全て破線で囲まれていることからすれば，破線は土堤，石堤を表わすものではなく，開発予定地を表わすために使用されているだけであり，さらに，同図の「ａ新田」は，図面上の「ａ新田」の文字の上部に記された川や海の表現を含めて読む限り，海面下に存在する新田として表されているものであり，破線はａの字界を表記したものと解すべきである旨主張する。
しかしながら，上記（原判決３０頁２行目から同８行目まで）のとおり，本件土地に関し，愛知郡実測図（甲１６の２）において破線で囲まれ「ａ新田」と書いてあることは，これに先立つ地籍字分全図や前記（原判決「事実及び理由」欄の第３，２(2)）の本件土地の沿革等に照らすと，本件土地の開発が愛知郡実測図の作成当時成功していたことをうかがわせるものであるから，控訴人らの上記主張は採用できない。
エ　控訴人らは，本件土地について，明治３１年３月に変換起返許可がされ，地目が「荒田」から「草生原野」となったのは，明治２９年４月２７日民法の財産法部門が，明治３１年６月２１日身分法部門が各公布され，同年７月１６日民法全編が施行されたことから，民法が施行されると継続年季が認められなくなり，本件土地を没収されることを恐れた開発地主が，納税地となっても国に取り上げられるよりはましであるとの考えから，「（変換）起返」を国に申請したものであると推測され，本件土地は，この時，実測が行なわれたものの，陸地化されておらず，上記起返では，本件土地が陸地でなかったために，地目を「草生原野」と地目変更しているのであり，これは干潟（海）であったことを示すもので，地図の記載とも合致する旨主張する。
しかしながら，民法が施行されると継続年季が認められなくなり，本件土地を没収されることを恐れた開発地主が，納税地となっても国に取り上げられるよりはましであるとの考えから，「（変換）起返」を国に申請したものであるとのことは，単に控訴人らの一般論としての推測にすぎず，本件土地について具体的な裏付けとなる証拠は見当らない。また，本件土地は，陸地化されておらず，明治３１年の起返において，本件土地が陸地でないにもかかわらず，地目を「草生原野」と地目変更したということは，本件土地についての地券，地籍帳及び土地台帳の記載を全く無視するものであり，容易には認め難いものである。
したがって，控訴人らの上記主張は採用できない。


オ　控訴人らは，新田開発は莫大な資金と労力を要するものであるが，地代金を支払って開発地主となった者は，開発権を有するだけで，所有権を有する地主ではなく，築立完了し，検地帳への記載がされて初めて本来の地主となるものであり，「定納米」は，開発許可が下りる段階で決定されるが，これが定められたからといって，陸地化がされたとはいえないところ，本件土地における定納米は，１反当り１升５合であるが，これは，実際の石高と関係なく定められており，また，本件土地については，新田ができても年貢をとらない猶予期間である鍬下年季明けの天保１３年からは，定納米を納めなければならない年貢地になったが，年貢地になったからといって，開発に成功し，陸地化したのではなく，さらに，本件土地の鍬下年季が延長されているのは，新田開発に失敗し，陸地化ができなかったことを意味する旨主張する。
しかしながら，上記（原判決２８頁１３行目から２１行目まで）のとおり，江戸時代及び明治の本件土地に関する資料によれば，本件土地は，天保年間には尾張藩からの開発許可を得て新田開発がされ，少なくとも一部の土地については年貢を納めることができるまでの土地となり，その他の土地についてもｆ村の地主権が公認される程度の開発がされていたことがうかがわれ，明治になってからは，本件土地は荒田として一定期間免租地と扱われたが，その後起返の許可を得て，有租地（草生原野）となって地価及び地租が定められものの，さらにその後現状のような満潮時には海没する干潟となっているものと見られる。また，鍬下年季とは，結局新田開発者が納付した開発資金の回収期間となるものであって，必ずしも開発そのものの期間と一致するものではなく，開発のために投下される資金が莫大なものであること（丁２５，弁論の全趣旨）を考え併せると，本件土地の鍬下年季が延長されたことをもって，新田開発に失敗し，陸地化ができなかったことを意味するとはいえない。したがって，控訴人らの上記主張は採用できない。
カ　控訴人らは，本件土地が新田開発された当時は，干潟の干潮汀線に石垣による防潮堤を造り，その防潮堤がほぼ出来上がった時点で，最後に「潮留」の工事を一気に行なう方法で行なわれていたから，まず，石垣による大きな堤を築くことが先決であるところ，本件土地については，堤（石垣堤）が築かれた形跡がないから，その堤を築くことに失敗していると思われ，また，「潮留」に成功すると，水門口を設置し，干拓地の中の水を排水しなければならないが，本件土地で水門口を設置した形跡はないから，本件土地は，新田開発に成功しておらず，干潟のまま今日まで継続しているものである旨主張する。
しかしながら，本件土地について新田開発が行われたのは，既に１００年以上も前のことであり，その後現在までの間には，伊勢湾台風等の大規模水害も本件土地地方を襲っており，また，本件土地付近は，現在では常時潮に晒されている場所であるとともに，日光川，庄内川という大型河川の流出口に当る場所である（丁５，６，弁論の全趣旨，公知の事実）から，本件土地について，１００年以上前の工事の痕跡が，現在，陸上に顕現している形で残っていないとしても，特に不自然とはいえない。なお，「港区のおいたち聞き書」（丁２２の１及び２）に，ｅ新田字ａ６８４番地の土地の埋立ては度々切れたといわれていること，Ｄが８０年くらい前に埋め立てたらしいこと，同人は，堤防に樋門を取り付けるまでに仕上げたが，その後堤防が流されたことがあったこと，さらに，その後，Ｅが多くの人夫を使って堤防の復旧工事を試みようとしたこと，本件土地の堤防の工事はソダ工法（粗朶「刈り取った木の枝」を編んだものに石を入れ，それを積み重ねていく工法）の様なものがとられたこと，少し掘れば堤防に使っていた一抱えもある大きな幡豆石がでくる状態であったこと等の記載があることから，本件土地付近において，過去には堤防等の痕跡が認められたことがうかがえる。
したがって，控訴人らの上記主張は採用できない。
３　争点(3)について
本件契約の対象となった本件土地の特定性と本件契約の適法，有効問題については，次のとおり補正するほか，原判決の「事実及び理由」欄の第３，３記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)　原判決３８頁１７行目の「適法性」の次に「，有効性」を付加する。(2)　同３８頁２２行目の「標準」を「基準」と改める。(3)　同３９頁２行目の「不明であり」を「明確でなく」と改める。(4)　同３９頁３行目から同４行目にかけての「無効となることはないから，原告らの前記主張は失当というべきである」を「無効となることはない」と改める。
４　争点(4)について
本件契約及び本件支出には，新たな廃棄物処分場を確保する必要性がないにもかかわらず，不必要な土地を取得するためにされた違法及び同処分場に必要な面積以上の土地を取得した違法が存するかについては，次のとおり控訴人らの当審における主張に対する判断を付加するほか，原判決の「事実及び理由」欄の第３，４記載のとおりであるから，これを引用する。(1)　控訴人らは，普通地方公共団体の執行機関は，法２条１３項により，「地方公共団体は，その事務を処理するに当っては，住民の福祉の増進に努めるとともに，最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」との義務を負い，また，法１３８条の２により，市町村の長は，市町村の事務を，自らの判断と責任において，誠実に管理し及び執行する義務を負うから，被控訴人らが本件土地を購入する際に，これらの義務を尽くしたか否かが問題となるが，市町村長の裁量権の逸脱や濫用の要件としては，①明らかに取得の必要性のない土地を取得したこと，あるいは，②適正価格よりも著しく高価で土地を取得したことのいずれかに該当することをもって足りるというべきであるところ，本件土地が一般廃棄物処理予定地として必要な面積よりも広いことは争いなく，名古屋市長は，明らかに取得の必要性のない土地の取得を執行したものであるから，上記裁量権の逸脱や濫用が原則的に推認される旨主張する。
しかしながら，本件土地が一般廃棄物処理予定地として必要な面積より広いとしても，名古屋市長としては，同予定地を購入するにあたり，同予定地自体に必要な面積だけではなく，それに関連する諸々の事情を考慮して，当該目的に適った広さの土地を取得する必要があるというべきであるから，本件土地が一般廃棄物処理予定地それ自体として必要な面積より広いことによって，名古屋市長に本件土地の取得に関する事務の執行につき裁量権の逸脱や濫用が推認されるというものではない。また，実際にも，名古屋市長が本件土地の一部だけではなく全体を購入するについては相応の理由があり，明らかに取得の必要性のない土地を取得したものとはいえないことは，上記認定説示（原判決「事実及び理由」欄の第３，４）のとおりである。


したがって，控訴人らの上記主張は採用できない。
(2)　控訴人らは，①同一所有者との売買交渉に当っては，本件土地の一部のみを買い受けるよりも全体を買い受ける方が交渉が優位に進むと考えられるとすることは，本件契約が名古屋市と被控訴人公社との売買契約であるにもかかわらず，前所有者の白川不動産との交渉問題を取り上げることであるから誤りであり，②一般に土地有効利用の見地から名古屋市としてもまとまった土地として購入した方が得策であるとすることは，証拠に基づかないものであり，一般論としても認められない旨主張する。しかしながら，①については，被控訴人公社は，公有地拡大の推進に関する法律１０条１項に基づき設立されたものであり，その設立目的は同法１条に規定されているように，「地方公共団体に代わって土地の先行取得を行うこと等」であって，被控訴人公社は，名古屋市に代わって本件土地を先行取得したものであり，本件契約は，名古屋市が本件土地を取得するに至る過程の一段階にすぎないものであり，また，②については，本件土地（ｃ干潟）が全国最大級のシギ，チドリ類の飛来地であり中継地であって，国際的な渡り鳥の飛来地であることは控訴人らも自認するところであり，自然保護や環境問題を考え併せると，土地有効利用の見地から名古屋市としてもまとまった土地として購入した方が得策であると考えられるから，控訴人らの上記①及び②の主張は採用できない。
５　争点(5)について
本件契約の締結過程において，十分な環境アセスメントを行うことは必要か，また，その不実施は本件契約の違法無効をもたらすかについては，原判決４１頁１８行目の冒頭に「控訴人らは，」を，同頁２５行目の「そのことによって」の次に「直ちに」を，それぞれ付加するほか，原判決の「事実及び理由」欄の第３，５記載のとおりであるから，これを引用する。
６　争点(6)について
本件契約は，取得後の所有権放棄を目的とした契約であるか，また，そのような契約を締結することは違法かについては，次の(1)のとおり補正し，(2)のとおり控訴人らの当審における主張に対する判断を付加するほか，原判決の「事実及び理由」欄の第３，６記載のとおりであるから，これを引用する。(1)ア　原判決４２頁１７行目の「明らかであって，」を「明らかである。」と改める。
イ　同４２頁１９行目から２０行目にかけての「実際に埋立てが開始される段階になって」を「本件契約後」と改める。
ウ　同４２頁２０行目から２１行目にかけての「決定することとされていたのであり」と同２６行目の「採用されるものであって」の次に，それぞれ「（弁論の全趣旨）」を付加する。
エ　同４２頁２６行目の「名古屋市において」の直前に「前記（原判決の「事実及び理由」欄の第２，１(3)イ）のとおり，」を付加する。オ　４３頁９行目の「飽くまで」の次に「公有水面埋立法上の問題との法的整合性を図るための一方策としての」を付加する。
(2)　控訴人らの当審における主張に対する判断
控訴人らは，本件土地は，名古屋市が所有権を放棄することを前提として購入をしたものであるが，そのような異常な所有権放棄は，本件土地の土地性にそもそも問題があるからであり，本件土地を一般廃棄物の処分場にするには，同市がこれを購入しなくても，公有水面として埋立をする際に，関係機関と協議していくらでも可能なことで，このような本件契約を締結した名古屋市長の行為は，裁量権を逸脱して濫用となるものであり，この点について，所有権放棄を予定しての売買契約は，契約の目的は土地の取得行為にすぎず，その後に予定されている本件土地の管理及び処分が違法にされたとしても，本件契約の違法無効をもたらすわけではないとすることは，地方自治法の制定趣旨を潜脱する解釈である旨主張する。しかしながら，名古屋市が必ずしも本件土地について所有権を放棄することを前提にして購入したものとはいえないことは，原判決の「事実及び理由」欄の第３，６記載のとおりであり，また，本件土地の土地性に問題があるとはいえないことは，原判決の「事実及び理由」欄の第３，２及び３記載のとおりである上に，本件契約締結が財務会計法規上違法となるか否かについて，その後に予定されている本件土地の管理及び処分の違法が直ちには影響しないものと解されるから，控訴人らの上記主張は採用できない。
７　争点(7)について
本件土地の購入価格の当否については，次の(1)のとおり補正し，(2)のとおり控訴人らの当審における主張に対する判断を付加するほか，原判決の「事実及び理由」欄の第３，７記載のとおりであるから，これを引用する。(1)ア　原判決４４頁２０行目の「これを」を「これに」と改める。イ　同４４頁２１行目の「試算価格と」を「試算価格を」と改める。ウ　同４６頁２行目の「売買代金金額」を「売買代金額」と改める。エ　同４６頁９行目の「しかしながら，」の次に「前記（原判決「事実及び理由」欄の第２，１(2)イ）のとおり，」を付加する。
(2)　控訴人らの当審における主張に対する判断
ア　控訴人らは，日本不動産研究所の鑑定評価書（丁７）には，①本件土地は，干潮時にその一部が干潟となるが，その余の時間は海面下にある土地であるにもかかわらず，満潮時に海面下になるとの前提で評価をしていること，②本件土地は，「徐々に工場地向きの宅地として宅地化が進行していくものと予測」し，標準的使用は「工場地向き宅地見込地」との前提で評価しているが，本件土地が所有権の認められない公有水面として埋立予定地である事実を評価にほとんど反映させていないこと，③本件土地を登記簿上の「土地」ではないと認定しながら，評価に反映させていないこと，④本件土地が公図もなく場所が特定されていない高低のある海没地であり，公有水面（私的所有権が認められない土地）であるにもかかわらず，そのことを評価に反映させていないこと，⑤埋立費用についても合理的根拠が示されていないこと，⑥公有水面で埋立てが行なわれる場合は，名古屋市が本件土地の所有権を取得できないか，もしくは，同土地の所有権を放棄しなければならない点を無視していること，⑦本件土地の埋立てをして，これを工場用地等として利用されることが前提となっており，その場合の有効宅地化率を７５パーセントとしてるが，本件土地を埋め立てるには，護岸堤防の築造が不可決であり，護岸堤防の面積はｂ新田の例によると埋立面積の１割を超えており，有効宅地化率を少なくとも１割は減少させなければならず，本件土地の埋立計画面積と本件土地面積との差異も考え併せると，有効宅地化率が大きすぎること，以上の諸点において誤りが認められ，同鑑定評価書による本件土地の評価額は高額にすぎることが明らかである旨主張する。


しかしながら，①については，同鑑定評価書は，平成４年１０月３０日に実地調査を行い，本件土地は「通常大部分が海面下で」，「満潮時には海面下にあり干潮時には干潟となる物件」，「現在海面下地」としており，特段本件土地の評価の前提として誤った認定をしていない。②ないし④については，本件契約の対象として本件土地が適格性を失わないことは，上記（原判決「事実及び理由」欄の第３，１ないし３）のとおりである上に，同鑑定評価書は，対象地域は公有水面で港湾法，海岸法の行政上の制約がある旨の指摘をして，これを踏まえた上で評価をしており，また，取引事例比較法を採用して求めた価格（比準価格）の算定においても，本件土地が海面下の土地であることから，通常の陸地に比して概ね９０パーセントの減価原因があるものとして，取引事例である海岸線の陸地に対し５０パーセントの格差があるものと査定して補正を行い，さらに，開発法を採用して求めた価格は，周辺の工場地価格を反映した投資採算価格で，想定造成計画も隣接のｃ流通団地を参考に求めたもので規範性が高いが，本件の開発許可（埋立許可）は一般民間ディベロッパーにとっては困難な状況にあり，開発を前提にした本件価格は上限として捉えられるものであるとして，規範性に劣る比準価格も同等に尊重して，両者のほぼ中庸値をもって鑑定評価額としており，同鑑定評価書の評価は特段問題とならないというべきである。⑤については，同鑑定評価書は，開発法を採用して求めた価格を得るに当って，近隣地域の状況欄に掲げた周辺工業地域の地域要因を備えた工業地を造成して分譲する場合を想定し，自然的状態・規模等から分譲可能面積を査定し，造成後の更地価格から造成工事費，その他造成・販売に関し通常必要とする諸費用を控除して，土地価格を試算しており，また，計算式を表示し，計算式における［Ｂ］について，１平方メートル当りの工事費であり，開発規模や地勢等から標準的な工事費として２万２０００円と査定しており，埋立費用に関しても合理的試算をしている。
⑥については，名古屋市が本件土地の所有権を取得するか否か，同土地の所有権を放棄するか否かの問題は，同市が検討し，将来的に対応すべきものであり，同鑑定評価書が直接その点に触れていないことが問題とはならない。
⑦については，同鑑定評価書が，開発法を採用して求めた価格の試算において，有効宅地化率を名古屋市西１区計画を参考にｃ流通団地の有効率を勘案のうえ，道路・公園等の公共潰地を除く有効宅地化率を７５パーセントと査定していることは，不合理とはいえず，また，上記のとおり，規範性に劣る比準価格も同等に尊重して，両者のほぼ中庸値をもって鑑定評価額としていることに鑑みると，特段問題とならない。したがって，控訴人らの上記①ないし⑦の主張はいずれも採用できない。
イ　控訴人らは，明和不動産鑑定所の鑑定評価書（丁８）には，①本件土地が登記はあるものの公図がなく，場所が特定できない公有水面であり，分筆できないものであることを無視していること，②本件土地は，干潮時にその一部が干潟となるが，その余の時間は海面下にある土地であるにもかかわらず，満潮時に海面下になるとの前提で評価をしていること，③本件土地の北側に位置するｃ流通業務団地は，江戸時代に既に陸地となっており，本件土地と異なっているにもかかわらず，本件土地の造成について，「ｃ流通業務団地と同等の造成工事が可能」との前提をとっていること，④農地と工業用地とは，埋立方法も根本的に異なり，農地は比較対象地として適当でないにもかかわらず，本件土地の評価において，農地事例との比較を行なっていること，⑤丁７に関する上記⑦と同じく有効宅地化率が大きすぎること，以上の諸点において誤りが認められ，同鑑定評価書による本件土地の評価額は高額にすぎることが明らかである旨主張する。
しかしながら，①については，本件土地が公図がなく分筆ができず，境界が明確でないものであっても本件契約の対象として適格性を失わないことは，上記（原判決「事実及び理由」欄の第３，１ないし３）のとおりであるから，同鑑定評価書の評価上の問題とはならない。
②については，同鑑定評価書は，本件土地を平成４年１０月１６日に実地調査した上，本件土地は「現況公有水面である」，「現況は海成である」，「満潮時には海面下にある。「名古屋港基準面」より７m前後の深いところが一部あるが，基準面の０．６m以下になると砂泥質が露出する部分もある」，「満潮時には海面下，干潮時には干潟になる物件」としており，公法上の規制として，港湾法，海岸法，港則法の制約がある旨の指摘をして，これを踏まえた上で評価をしており，特段本件土地の評価の前提として誤った認定をしていない。


③については，本件土地が干潮時には干潟となるものであり，上記（原判決２８頁１３行目から１７行目まで，同３４頁１５行目から３５頁１行目まで，同３５頁２１行目から３６頁１３行目まで及び同３６頁２２行目から３７頁２行目まで）のとおり，本件土地は江戸時代から新田開発の対象となり，明治１７年には，地租条例に基づく起返により，測量や実地検査も行われ，地目が「荒田」から「草生原野」と変更されたこと，本件土地を含む名古屋港港湾区域内の土地の平均水深は，０．７０ないし１．４０メートルであり，潮位がＮ・Ｐ＋０．６メートル以下になると地表の一部が露出し始め，春分の日・秋分の日の満潮時の水深は，伊勢湾台風後，海岸堤復旧工事のため土砂を採取した場所を除けば０．８２ないし２．１５メートルであって浅く，そのままの状態でも土砂の採取や構造物の築造ができ，現在の技術水準をもってすれば経済的にも十分に負担可能な範囲の費用で埋立てが可能であると思われることに照らすと，本件土地の造成について，「「ｃ流通業務団地」と同等の造成工事が可能な地域である。」との同鑑定評価書の記載は，不合理とはいえない。④については，同鑑定評価書が価格比準を農地との間で行っている点については，「対象物件にもっとも近似する周辺地域の用途的地域としては土地利用の原始的利用である「農地地域」であり，同地域との間に価格水準的に一定のバランスが認められるので，農地事例より対象物件の価格を推定する比較方式が参考的である」として，これを参考としているにすぎないこと，また，農地価格からの比準による試算価格の査定に当っては，本件土地の特性を踏まえて，農地価格水準１平方メートルあたり５万１５００円に対して，公法利用制約等補正及び海面下補正をそれぞれ施して，1割以下の１平方メートル当り４６３５円と査定していること，さらに，「規範性は劣るため，試算価格として採用するには限界が認められる」として，この比準価格を「若干参酌」するに止めて評価額を決定していることに鑑みると，本件土地の鑑定評価上特段問題とならないというべきである。
⑤については，同鑑定評価書は，「当該地域の地形・地勢からみて，中工場敷地を中心とする標準的な工場団地造成における減歩率等を参考に」有効宅地化率を７０パーセントと見積もったものであって，上記(1)⑦のとおり，日本不動産研究所の鑑定評価書の有効宅地化率７５パーセントが不合理とはいえないことに照らしても，株式会社明和不動産鑑定所が有効宅地化率をこれより低率の７０パーセントと見積もったことは，問題とならない。
したがって，控訴人らの上記①ないし⑤の主張はいずれも採用できない。
第４　まとめ
以上第３の認定説示の概要は下記のとおりであるところ，これらによれば，控訴人らの被控訴人らに対する，不法行為に基づく損害賠償として（被控訴人公社に対しては，不法行為に基づく損害賠償ないし不当利得返還請求），名古屋市に対して，連帯して５６億９２３９万２２４４円及びこれに対する平成９年７月２９日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金を支払えとの本件請求は，いずれも理由がない。
(1)　本件事業予定地は，名古屋市が本件契約によって取得した原判決別紙物件目録記載の本件土地に相当するものと認められる（争点(1)について）。
(2)　本件土地は，現状においては干潟が満ち潮により海没する状態で，海というべきものであるところ，海は一般公衆の共同使用に供される公共用物で国の公法的支配管理に服し，国が特段の立法をした場合は別として，特定私人の排他的支配を許さないものである。
しかしながら，私有の陸地が自然現象により海没した場合については，当該海没地の所有権が当然に消滅する旨の立法は現行法上存しないから，当該海没地は，人による支配利用が可能でありかつ他の海面と区別しての認識が可能である限り，所有権の客体たる土地としての性格は失わない。
本件土地は，一度も陸地といえる状態にはならなかったとはいえず，少なくとも本件地券が発行された時期から起返が行われた明治３１年ころまでの間は陸地であって，その後海没した土地であり，かつ，人による支配利用が可能で，他の海面と区別しての認識も可能であるから，所有権の客体となり得ないものとはいえない（争点(2)について）。(3)　本件土地の境界が明確でなく，その実測面積が正しく確定できないとしても，そのことのみによって本件契約は無効となることはなく，本件土地について公図が存在しなくても，本件契約は，本件土地の前所有者白川不動産から取得した図面により締結され，本件土地についての移転登記が経由されており，契約当事者間においては，本件土地の位置や形状は同図面上のものとして，面積は本件土地登記簿上のものとして合意が成立したものと解されるから，本件契約は無効とならない（争点(3)について）。(4)　本件契約は一般廃棄物最終処分場を新設するための用地取得を目的とするものであるが，同土地が同処分場予定地それ自体として必要な面積より広いとしても，本件土地の一部に限定せずその全体を取得するについて相応の理由があり，明らかに必要性がない土地を取得したものとはいえないから，名古屋市長においてその取得に関する事務を執行するにつき，裁量権の逸脱あるいは濫用があるとは認められない（争点(4)について）。
(5)　本件契約の締結過程において十分な環境アセスメントが行われていなかったとしても，そのことによって直ちに本件契約が違法無効となるものではない（争点(5)について）。
(6)　本件契約において，本件土地の所有権放棄が既定事実となっていたことの証拠はなく，所有権放棄の形式を後日とることになったとしても，本件土地を埋め立てる際に生じる公有水面埋立法上の問題との法的整合性を図るための一方策として予定されているにすぎないものであり，名古屋市において一般廃棄物最終処分場を新設する用地の確保が急務とされていた状況下では，所有権の放棄をもって直ちに違法な財産の管理行為といえないし，そのような手段を採用することが裁量権の逸脱あるいは濫用となることはなく，さらに，未確定な行為の違法の可能性を理由に本件契約の違法無効を主張することもできない。現在名古屋市は上記埋立事業を中止して，本件土地を所有したままである（争点(6)について）。(7)　本件土地に関する，被控訴人公社の先行取得価格及び名古屋市の取得価格については，いずれも妥当なものであり，本件契約の代金額に違法があるものとはいえない（争点(7)について）。
第５　結論
よって，原判決は相当であり，本件控訴は理由がないからこれを棄却し，主文のとおり判決する。
名古屋高等裁判所民事第２部
裁判長裁判官　　　　熊　　田　　士　　朗


平成１５年（行ケ）第１４号　審決取消請求事件
平成１５年４月１０日口頭弁論終結
判　　　　　　決
原　　　　　　告　　　　Ａ
被　　　　　　告　　　　Ｂ
訴訟代理人弁護士　　　　喜田村　洋　一
主　　　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
特許庁が取消２００１－３１０２３号事件について平成１４年１２月４日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
訴外Ｃ（以下「Ｃ」という。）は，別紙審決書写しの別掲に表示したとおりの構成から成り，平成３年政令第２９９号による改正前の商標法施行令別表の第２６類「印刷物」を指定商品とする，登録第２６８３９０１号商標（平成３年８月１４日商標登録出願，平成６年７月２９日設定登録（以下「本件商標登録」という。）。以下，同登録により発生した権利を「本件商標権」といい，その商標を「本件商標」という。）の商標権者であった。
原告は，平成１３年９月１９日，Ｃを被請求人として，商標法５０条の規定に基づき，本件商標登録を取り消すことについて審判を請求し，この請求は，平成１３年１０月１７日に登録された。特許庁は，同請求を取消２００１－３１０２３号事件として審理した。Ｃは，その後，本件商標権を被告に譲渡し，被告が審判の被請求人の地位を承継した。特許庁は，審理の結果，平成１４年１２月４日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同年１２月１４日にその謄本を原告に送達した。
２　審決の理由
別紙審決書写しのとおりである。要するに，Ｃは，その通常使用権者であった被告により，本件審判の請求の登録前３年以内に，日本国内において，「天道礼儀」と題する冊子（発行所天道彌羅山白陽寺，発行人Ｂ，初版平成６年６月６日，改訂平成１０年８月１日，本訴甲第２号証・審判乙第３号証。以下「天道礼儀」という。）及び「講道師のしるべ」と題する冊子（発行所天道彌羅山白陽寺，発行人Ｂ，発行平成１１年７月１日，本訴甲第３号証の１・審判乙第１４号証。以下「講道師のしるべ」という。）並びに「壇主のすすめ」と題する冊子（発行所天道彌羅山白陽寺，発行人Ｂ，発行平成１１年７月１日，本訴甲第３号証の２・審判乙第１５号証。以下「壇主のすすめ」といい，天道礼儀，講道師のしるべ及び壇主のすすめをまとめて「本件各冊子」という。）に，本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していた，と認め，本件商標の登録を商標法５０条の規定に従って取り消すことはできない，とするものである。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
審決は，本件各冊子はいずれも商標法上の商品とは認められないのに，誤ってこれらを商標法上の商品であると認定し（取消事由１），本件各冊子についての本件商標の使用態様は商標としての使用とは言い難いものであるのに，誤ってこれを商標としての使用と認定し（取消事由２），仮に，「天道礼儀」についてのみは上記のようにいうことができないとしても，これは本件審判の請求の登録前３年以内に発行されたものではないのに，誤ってこれを３年以内に発行されたものと認定したものであり（取消事由３），これらの誤りがそれぞれ結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，違法として取り消されるべきである。
１　取消事由１（本件各冊子の商品性）
審決は，本件各冊子を「いずれも商標法上の商品であると認められるものであって，本件商標の指定商品である「印刷物」の範疇に属するものといわざるを得ない。」（審決書３頁第６段落）と認定した。
しかし，「天道礼儀」の内容は，特定の宗教団体の「儀式」や「祭り」を行うときの「意義」，「概要」，「用語の注釈」，「行動様式」及び「祭壇の作り方」等を独特な文字や文章で説明したものであり，専ら特定の宗教団体の信者を対象とする解説書ないし教材にすぎず，一般の書店において販売されるものではなく，独立の商品として取引市場で取引されるものではないから，商標法上の商品には該当しない。
「講道師のしるべ」及び「壇主のすすめ」も，特定の宗教の講話や発表記事及び体験談等を独特な文字や文章で解説し，説明したものを掲載したものであり，「天道礼儀」と同様に，専ら特定の宗教団体の信者を対象とする教材にすぎず，一般の書店において販売されるものではなく，独立の商品として取引市場で取引されるものではないから，商標法上の商品には該当しない。
２　取消事由２（本件商標の使用態様）
審決は，本件各冊子の「裏表紙に本件商標と社会通念上同一と認められる商標が印刷されており，いずれも通常使用権者により発行されたものとみることができる。」（審決書３頁第６段落）と認定した。
しかし，冊子やパンフレット等の発行者は，その表紙や背表紙等にその商標を表示するのが通常の使用態様である。本件各冊子のように，その裏表紙にのみ本件商標を付したものは，通常の使用態様のものということはできず，このような商標の使用態様によっては，取引市場において，当該商標が自他商品を識別する標識としての機能を発揮することができない。取引者・需要者は，このような態様で使用されている本件商標を自他商品識別標識として認識することはできない。
３　取消事由３（「天道礼儀」の発行）


審決は，「「天道礼儀」・・・は，平成１０年８月１日に改訂版が発行されたものであって，本件審判請求の予告登録日である平成１３年１０月１７日前３年以内の発行とは認められないものであるが，該冊子の初版発行は平成６年６月６日であり，改訂版まで４年の歳月を要していることを考慮すれば，平成１０年に発行された該冊子の改訂版は，発行後数年に亘って売価７００円で販売されていたものと推認される。」（審決書３頁第６段落）と認定した。しかし，「天道礼儀」の改訂版発行日は，本件審判の請求の登録前３年以内のものではないから，「天道礼儀」における本件商標の使用は，当該期間内における本件商標の使用にはならない。
第４　被告の反論の骨子
審決の認定・判断は，正当であり，審決に原告主張のような違法はない。Ｃは，本件審判の請求の登録前３年以内に，宗教団体である天道彌羅山白陽寺の代表者である被告に，本件商標を使用させていた。被告は，本件商標の指定商品である「印刷物」に含まれる本件各冊子の裏表紙に本件商標を付し，上記宗教団体の各支部の求めに応じて，本件各冊子を販売した。これは，商標法２条３項２号にいう「商品・・・に標章を付したものを譲渡し，引き渡し，・・・する行為」に該当し，被告は，これによって，本件商標を使用したものである。取消事由１ないし３はいずれも理由がない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（本件各冊子の商品性）について
原告は，本件各冊子は，専ら特定の宗教団体の信者を対象とする解説書ないし教材にすぎず，一般の書店において販売されるものではなく，独立の商品として取引市場で取引されるものではないから，商標法上の商品には該当しない，と主張する。
しかし，商標法上の商品とは，商標制度の目的に照らすと，流通性があり市場で取引の対象となり得るもののことであると解するのが相当である。これを「印刷物」についていえば，一般の書店において販売されるものでなくとも，インターネット等の通信販売，その他何らかの販売経路を通じて，不特定多数の需要者に対し，譲渡する対象となり得るものであれば，これを商標法上の商品ということができると解すべきである。
「講道師のしるべ」及び「壇主のすすめ」は，いずれも平成１１年７月１日に，本件商標の通常使用権者であった被告により発行され（甲第３号証の１・２），いずれも，本件審判の請求の登録前３年以内に，宗教団体である天道彌羅山白陽寺の関東，東海あるいは九州の各支部の求めに応じてその販売が継続されたものであり（乙第２号証の６，第３号証の３，第４号証の９），「天道礼儀」も同様であることは，後記認定のとおりである。本件各冊子が，原告が主張するとおり，宗教団体である天道彌羅山白陽寺の各信者を対象とする解説書ないし教材であるとしても，このように，上記宗教団体の関東，東海あるいは九州の各支部の求めに応じて全国的な規模で販売されていたこと，及び，その需要者は，各支部において新たに信者となった者のみならず，その宗教に興味を持った不特定多数の者にまで拡大されるであろうことは，容易に推認することができるところである。本件各冊子は，このように，一般の書店等において販売されるものではないものの，上記認定の販売経路を通じて，全国的な規模で，特定の宗教において新たに信者となった者あるいはその宗教に興味を持った不特定多数の需要者に対し，譲渡され得たものであるから，これを，何らかの販売経路を通じて，不特定多数の需要者に対し，譲渡する対象となり得るもの，すなわち，商標法上の商品に当たるというべきである。原告の上記主張は採用することができない。
２　取消事由２（本件商標の使用態様）について
原告は，本件各冊子のように，その裏表紙にのみ本件商標を付したものは，通常の使用態様のものということはできず，このような使用態様によっては，取引市場において，自他商品を識別する標識としての機能を発揮することができない，と主張する。
しかし，本件各冊子においては，本件商標がその裏表紙の中央に明りょうに表示されており，その表示態様からして，本件商標が印刷物である本件各冊子を発行する者の自他商品識別標識として表示されているものであることは明らかである。原告の上記主張は採用することができない。
３　取消事由３（「天道礼儀」の発行）について
上記１，２によれば，取消事由３について検討するまでもなく，原告の本訴請求は理由のないことが明らかである。念のために検討してみると，次のとおりである。
「天道礼儀」は，平成６年６月６日に初版が発行され，平成１０年８月１日にその改訂版が発行され，その定価は７００円である（甲第２号証）。「天道礼儀」の改訂版は，本件審判の請求の登録日である平成１３年１０月１７日の前３年以内の期間内に，宗教団体である天道彌羅山白陽寺の関東，東海あるいは九州の各支部の求めに応じてその販売が継続され（乙第２号証の１，第４号証の１・２），その後，「天道礼儀」の再改訂版である「天道礼儀」が，平成１４年６月に３００冊印刷・製本され，発行されるに至っている（乙第５，第６号証）。したがって，「天道礼儀」の改訂版の発行日が本件審判請求の登録前３年以内ではないとしても，その３年以内の期間中に，「天道礼儀」の改訂版の販売が継続されていたことは明らかであるから，これと同旨の審決の認定に誤りはない。４　以上のとおりであるから，被告は，本件商標と社会通念上同一と認められる標章をその指定商品に含まれる本件各冊子に使用している，と認定した審決は，相当であり，原告主張の審決取消事由はいずれも理由がなく，その他，審決には，これを取り消すべき誤りは見当たらない。よって，原告の本訴請求を棄却することとし，訴訟費用の負担について，行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条を適用して，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第６民事部
裁判長裁判官　　　　　山　　　下　　　和　　　明
裁判官　　　　　設　　　樂　　　隆　　　一
裁判官　　   阿　　　部　　　正　　　幸


平成１２年（行ケ）第２７５号　審決取消請求事件（平成１４年２月１３日口頭弁論終結）
判　　　　　　　　　決
原　　　　　　告        株式会社セガ
（旧商号）　　　　　　　株式会社セガ・エンタープライゼス
訴訟代理人弁護士　　　　近　藤　惠　嗣
同　　　　弁理士　　　　江　原　　　望
同　　　　　　　　　　　中　村　　　訓
被　　　　　　告　　　　コナミ株式会社
訴訟代理人弁理士　　　　園　田　敏　雄
同　　　　　　　　　　　坂　上　好　博
主　　　　　　　　　文
特許庁が平成１０年審判第３５３０３号事件について平成１２年５月３１日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
主文と同旨
２　被告
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は、昭和６２年１０月６日の特許出願に係る特願昭６２－２５２０１１号出願の一部を新たな特許出願とした特願平８－９７０３５号出願につき平成９年９月１２日に設定登録を受けた、名称を「ゲーム装置」とする特許第２６９４６８９号発明（以下、この特許を「本件特許」といい、本件特許に係る発明を「本件発明」という。）の特許権者である。
被告は、平成１０年７月８日、原告を被請求人として、本件特許につき無効審判の請求をし、平成１０年審判第３５３０３号事件として特許庁に係属したところ、原告は、同年１０月１３日に願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載及び発明の詳細な説明の記載を訂正する旨の訂正請求をした（以下、この訂正請求に係る訂正を「本件訂正」という。）。
特許庁は、同審判請求について審理した上、平成１２年５月３１日に「特許第２６９４６８９号発明の特許を無効とする。」との審決をし、その謄本は同年６月２８日に原告に送達された。
２　設定登録時の明細書（以下「登録時明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項１（以下「登録時請求項１」という。）の記載
複数の模型体が走行経路を規制されることなく移動可能に載置される環状の
模型体走行面と、
環状の模型体走行面の周縁に沿って配置され遊戯者が投票等の操作を行うた
めの操作パネルを有する複数のサテライトと、
模型体走行面の下方に配置され、模型体走行面に載置された模型体と磁力により結合し、模型体のそれぞれを走行経路を規制されることなく個別に誘導すように（注、「誘導するように」の誤記であると認められる。）構成された走行駆動機
構と、
模型体が順番を競って走行しレース展開を行うように走行駆動機構を制御す
る走行制御手段と、
サテライトを制御するサテライト制御手段と、を有することを特徴とするゲーム装置。
３　本件訂正に係る明細書（以下「訂正明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項１の記載（下線部が訂正箇所である。）
複数の模型体が走行経路を規制されることなく移動可能に載置される環状の
模型体走行面と、
環状の模型体走行面の周縁に沿って配置され遊戯者が投票等の操作を行うた
めの操作パネルを有する複数のサテライトと、
模型体走行面の下方に配置され、模型体走行面に載置された模型体と磁力により結合し、模型体のそれぞれを走行経路を規制されることなく個別に誘導すように（注、「誘導するように」の誤記であると認められる。）構成された走行駆動機
構と、
模型体が順番を競って走行しレース展開を行うように走行駆動機構を制御す
る走行制御手段と、
サテライトを制御するサテライト制御手段と、コンピュータシステムと、
を有し、
前記コンピュータシステムは、模型体が順番を競って走行する様子を模倣さ
せるためのレース展開を決定し、
前記走行駆動機構は、対応する模型体を磁力を介して誘導しそれぞれ走行経路を変更して移動可能に模型体走行面の下方に配置された複数の走行体を含み、前記走行制御手段は、前記コンピュータシステムの制御の下に、前記決定されたレース展開に基づき前記走行駆動機構を制御して前記複数の走行体の走行を制御し、これによって到着順位の予測がつかないように複数の模型体の走行を誘導
し、
前記サテライト制御手段は、前記コンピュータシステムの制御の下に、前記サテライトのモニターにレース情報を表示し、操作パネルからの投票及びレース結果に応じた配当を行うように構成されてなることを特徴とするゲーム装置。
４　審決の理由


審決は、別添審決謄本写し記載のとおり、①本件訂正は、請求項１に新たな構成要件を付加したもので、実質上特許請求の範囲を変更しているものと認められ、特許法１３４条５項において準用する同法１２６条３項の規定（注、「平成６年法律第１１６号附則６条１項が、同法の施行前にした特許出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面の訂正については、なお従前の例によるとすることにより、平成１１年法律第４１号による改正前の特許法１３４条５項において準用する同法１２６条３項が読み替えられて準用される平成６年法律第１１６号による改正前の特許法１２６条２項の規定」の趣旨と解される。）に適合しないので、認められないとし、②本件発明の要旨を、登録時請求項１の記載のとおり認定した上、本件発明は、実公昭５５－４６２２２号公報（審判甲第４号証、本訴甲第４号証、以下「刊行物１」という。）、実願昭５６－８２５４号（実開昭５７－１２３１９１号）のマイクロフィルム（審判甲第８号証、本訴甲第５号証、以下「刊行物２」という。）及び特公昭５２－３８７８１号公報（審判甲第５号証、本訴甲第６号証、以下「刊行物３」という。）にそれぞれ記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められ、本件特許は、特許法２９条２項の規定に反してされたものであり、昭和６２年法律第２７号による改正前の特許法１２３条１項１号に該当するものとした。
第３　原告主張の審決取消事由
審決の理由中、「訂正の当否に対する判断」（本件訂正を認めなかった判断、審決謄本３頁２６行目～３２行目）は争うが、当該判断を前提とした場合には、「本件特許発明に対する判断」中、刊行物１～３の各記載をそのまま摘記した部分（審決謄本４頁１２行目～２９行目、５頁１行目～２４行目）の認定、本件発明（登録時請求項１に記載された発明、以下「訂正前発明」という。）と刊行物１記載の発明との一致点及び相違点(1)、(2)の各認定は認める。審決は、「訂正の当否に対する判断」において、本件訂正が実質上特許請求の範囲を変更するものであるとの誤った判断をした（取消事由１）結果、本件訂正を認めず、ひいて本件発明の要旨の認定を誤ったものであり、仮にそうでないとしても、「本件特許発明に対する判断」において、訂正前発明と刊行物１記載の発明との相違点(1)、(2)についての判断を誤って（取消事由２）、訂正前発明が刊行物１～３にそれぞれ記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとの誤った結論に至ったものであるから、違法として取り消されるべきである。１　取消事由１（本件訂正の当否についての判断の誤り）(1)　審決は、本件訂正につき、「訂正請求書の訂正事項について検討すると、上記訂正は、請求項１に新たな構成要件を付加したものであって、実質上特許請求の範囲を変更しているものと認められる」（審決謄本３頁２７行目～２９行目）と判断して、これを認めなかった。
ただし、本件訂正に対する平成１０年１０月３０日付け訂正拒絶理由通知書（甲第７号証）に記載された拒絶の理由は、「全文訂正明細書第１頁特許請求の範囲、請求項１第１１乃至１４行目『コンピュ－タシステムと、を有し、前記コンピュ－タシステムは、模型体が順番を競って走行する様子を模倣させるためのレ－ス展開を決定し、』の訂正は、新たな構成要件を付加したものであって、実質上特許請求の範囲を変更しており、特許法第１３４条第５項で準用する同法第１２６条第３項の規定に適合していない」というものであったから（審決謄本３頁１６行目～２１行目）、審決において、本件訂正が、実質上特許請求の範囲を変更しているとするのは、「コンピュ－タシステムと、を有し」との構成要件（以下「構成要件ａ」という。）及び「前記コンピュ－タシステムは、模型体が順番を競って走行する様子を模倣させるためのレ－ス展開を決定し」との構成要件（以下「構成要件ｂ」という。）を付加した点によるものといえる。
しかしながら、以下のとおり、本件訂正が実質上特許請求の範囲を変更するものであるとの判断は誤りである。
(2)　審決は、「請求項１に新たな構成要件を付加した」こと以外に、本件訂正が実質上特許請求の範囲を変更するものであるとする理由を示していない。しかしながら、特許請求の範囲に新たな構成要件を付加したことが、直ちに、実質上特許請求の範囲を変更することに当たるものではない。このことは、「特許請求の範囲の減縮」及び「明りょうでない記載の釈明」を目的とする訂正が認められていることからも明らかである。
そして、以下のとおり、本件訂正によって特許請求の範囲の請求項１に新たに付加された構成要件ａ、同ｂ並びにその目的及び効果は、登録時明細書（甲第２号証）に記載されている事項であるのみならず、これを付加したことによって特許請求の範囲の請求項１は減縮されているのであるから、本件訂正が実質上特許請求の範囲を変更するものに当たるとはいえない。
ア　構成要件ａは、登録時明細書の「全システムの主な制御を行うマイクロコンピュータ１０１が設けられる」（【0034】項）、「以上はキャリア５０の駆動制御に関するものであったが、マクロコンピュータ１０１はこのほかサテライト４およびディスプレイ１２の制御も行っており、その制御系のブロック図を図１５および図１６に図示し、簡単に説明する」（【0071】項）等の記載及び図５の制御系の概略ブロック図に基づく事項である。
イ　構成要件ｂは、登録時明細書の「実際のレースと同じようにコースに規制されることなく、実際に即したレース展開が可能で」（【0016】項）、「全システムの主な制御を行うマイクロコンピュータ１０１が設けられる」（【0034】項）、「マイクロコンピュータ１０１はレース展開を決定する」（【0076】項）、「レースはここで決定されたレース展開にしたがって進行し、各キャリア５０はこのレース展開に基づいて走行制御される」（【0077】項）等の記載に基づく事項である。


ウ　構成要件ａ及び同ｂに係る構成の目的は、登録時明細書に「本発明（注、本件発明）・・・の目的とする処は、遊戯者が投票等を行うサテライトが模型体走行面の周囲に設けられ、模型体が走行経路を規制されることなく実際のレースと同様に走行し、レースが展開されるゲーム装置を供する点にある」（【0009】項）と記載され、また、その効果は、登録時明細書に「以上のように本実施の競馬ゲーム装置は各模型馬２０は独立に駆動制御されるキャリアにしたがって走行されるので実際の競馬の如く、コースに規制されることなく各模型馬２０ができるだけ有利なポジションを確保しようとして掛け引きを行いつつ走行する様子が模倣でき、レースを非常に興味あるものとすることができる。各キャリアの駆動は位置検出によるフィードバック制御がなされるので確実に予め決定されたレース展開を実現することができる」（【0087】項）と記載されている。(3)　審決には、「『請求項１に関わる発明は遊戯者によるレース展開への関与を排除するタイプの競争ゲーム装置である。』、及び『請求項１に関わる発明はレース展開をコンピュータによって決定し、決定されたレース展開に基づき走行体の走行を制御するゲーム装置である。甲第４号証にはレース展開を予め決定することの示唆は全くない。』の主張は、被請求人（注、原告）の平成１０年１０月１３日付訂正請求書の訂正（注、本件訂正）に基づく主張であり・・・該訂正は認められないものであるので、上記主張は意味のないものである。言い換えると、上記主張は本件発明の要旨外である」（審決謄本９頁６行目～１３行目）との記載があり、この記載に照らして、審決は、訂正前発明が、遊戯者によるレース展開への関与を排除しないという理解をしているとも考えられる。
しかしながら、仮に、審決がそのような理解を前提として、請求項１に構成要件ａ及び同ｂを付加した本件訂正が、実質上特許請求の範囲を変更するものに当たると判断したとすれば、その判断の前提である、訂正前発明が遊戯者によるレース展開への関与を排除しないという理解が誤りである。すなわち、登録時請求項１における「遊戯者が投票等の操作を行うための操作パネルを有する複数のサテライト」との記載の「投票」とは、「環状の模型体走行面」を走行する「複数の模型体」のうちいずれが先着するかという予想を投票するということである。そして、遊戯者が予想を投票することから、必然的に、結果とそれに至るレース展開は遊戯者の支配し得ない方法で決められなければならない。つまり、遊戯者による「投票」と遊戯者自身が走行体を走行制御することとは、両立し得ないのである。したがって、本件発明は、訂正前発明にあっても、賭け競争ゲームであり、遊戯者によるレース展開への関与を排除するタイプの競争ゲーム装置である。
なお、審決は、刊行物１記載の発明に関して、「刊行物１は、遊戯者による投票及びレース結果に応じた配当を行うこと、言い換えるとこの種のゲーム装置において周知の操作パネルやサテライトの配置を示唆している」（審決謄本１０頁１９行目～２１行目）との判断を示し、サテライトが「遊戯者による投票及びレース結果に応じた配当を行う」ゲーム、すなわち、賭け競争ゲーム装置に特有の構成であることを認めている。したがって、サテライトを備えるゲームは賭け競争ゲームであり、遊戯者によるレース展開への関与を排除するタイプの競争ゲーム装置なのである。
そして、登録時明細書（甲第２号証）には、発明の実施例に関し、「コンピュータの制御の下に、レース展開が各レース毎に無作為に決定され、走行体Ａ１，Ａ２，…，Ａｎの順位も予想がつかない」（【0015】項）、「レース展開の決定は予め用意された多数のレース展開（コンピュータに記憶されている）のうちから１つを無作為に選択するものであり」（【0077】項）、「レース展開は予め記憶された多種類のレース展開の中から無作為に選定される」（【0088】項）との各記載があり、レース展開が、遊戯者に知られないようにコンピュータが決定する方法が具体的に開示されている。もとより、これらの記載は実施例に係るものであり、これ以外にも、コンピュータによって適宜の方法によりレース展開を決定することができ、その場合でもレース展開の予測不能性に影響を及ぼさないことは当業者に自明であった。
(4)　本件訂正が、特許請求の範囲を実質上変更するものであるとする被告の主張は、要するに、本件訂正後の本件発明の技術的範囲が、登録時明細書に記載された実施例よりも広くなること、すなわち、同実施例に示されていない実施態様が含まれることになるから、本件訂正は許されないとしているものと解される。しかしながら、特許請求の範囲が明細書に記載された実施例を包含し、かつ、実施例よりも広いのは当然のことであり、このことは、出願時の明細書のみならず、訂正後の明細書についても当てはまることである。したがって、本件訂正は、訂正制度の趣旨に照らしても、当然に許されるべきものである。２　取消事由２（訂正前発明と刊行物１記載の発明との相違点(1)、(2)についての判断の誤り）
審決は、「本件特許発明に対する判断」において、訂正前発明と刊行物１記載の発明との相違点(1)である「前者（注、訂正前発明）は『環状の模型体走行面の周緑（注、「周縁」の誤記と認められる。）に沿って配置され遊戯者が投票等の操作を行うための操作パネルを有する複数のサテライト』の構成を有するのに対し、後者（注、刊行物１記載の発明）はこのような構成を有しない点」（審決謄本９頁２８行目～３０行目）及び相違点(2)である「前者は『サテライトを制御するサテライト制御手段』の構成を有するのに対し、後者はこのような構成を有しない点」（同頁３２行目～３３行目）につき、「この種の競争ゲーム装置において、第２の相違点（注、相違点(2)）におけるサテライト制御手段を有するサテライトを設けることは、刊行物２のテーブルユニットにみられる如く当業者には周知の技術であり、この周知技術を刊行物１の発明に適用する際に、刊行物３の第１図から推測される如く、サテライトを環状の模型体走行面の周緑（注、「周縁」の誤記と認められる。）に沿って配置して本件発明の構成の如くすることは、当業者であれば容易になし得る程度のものと認められる」（同９頁３５行目～１０頁２行目）と判断した。
しかしながら、刊行物１（甲第４号証）記載の発明は、遊戯者自らが走行体の走行を制御するゲーム装置であるのに対し、サテライトは、上記のとおり、遊戯者によるレース展開への関与を排除するタイプの競争ゲームである賭け競争のゲーム装置に特有の構成であるから、刊行物２及び同３記載のサテライトを刊行物１記載の発明に適用する動機が存在し得ない。
したがって、上記各相違点についての審決の判断が誤りであることは明らかである。
第４　被告の反論


審決の認定及び判断は正当であり、原告主張の審決取消事由は理由がない。１　取消事由１（本件訂正の当否についての判断の誤り）について(1)　コンピュータシステムは、どのような機能ブロックから構成されるものか、どのような条件でどのような手順に従って何をどのように制御するものかが特定されて、初めて技術的事項として意味を有するものであるが、構成要件ｂは、要するに、コンピュータがレース展開を決定するとしているにすぎず、このことからすると、構成要件ａにおける「コンピュータシステム」は、レース展開をどのような手法で決定するかという技術的手段を明確に規定したものではない。また、登録時明細書（甲第２号証）に記載された実施例においては、「コンピュータ制御の下に、レース展開が各レース毎に無作為に決定され」（【0015】項）るとされているのであるから、実際のレースを模倣させるような多数の「レース展開」をあらかじめ用意してあって、この中から各レースごとに無作為に「レース展開」を抽出した上、その抽出した「レース展開」の制御データを基準とし、その走行経路、走行速度でフィードバック制御することにより走行体を走行させるのであり、その結果、走行体に誘導される模型体が、あたかも順番を競って走行しているかのような外観を呈し、模型体による競争ゲームの体を成すことになるものと理解される。すなわち、上記実施例は、「コンピュータ制御の下に」、「レース展開が各レース毎に無作為に決定され」るものであり、構成要件ｂのように、「コンピュータシステム」が「模型体が順番を競って走行する様子を模倣させるためのレース展開を決定」するものではない。
以上のように、構成要件ａはコンピュータシステムによる技術的手段を明確にしたものではなく、また、構成要件ｂは登録時明細書記載の実施例に係る解決手段と一致しないから、構成要件ａ及び同ｂが、登録時明細書に記載された事項であるとすることはできない。
(2)　また、登録時請求項１には、模型体が走行経路を規制されることなく移動可能であること、このような模型体の走行面の下方に配置されていて、磁力を介して誘導して模型体を走行させる走行駆動機構を有することが記載されているが、この走行駆動機構がどのようなものか、これによる模型体の誘導制御によってどのような競争ゲームをどのように制御するものかに関する構成要件は一切記載されていない。
これに対し、本件訂正によって構成要件ａ及び同ｂを特許請求の範囲の請求項１に付加したことは、上記走行駆動機構の意味内容を、模型体の競争により賭け競争ゲームを実現する複数の走行体に変更し、さらに、この走行体を、あらかじめ設定された「レース展開」に従って走行させて賭け競争ゲームが展開されるように走行制御するものに変更した上で、この賭け競争ゲームのための上記走行体の走行制御をその制御基準の設定から完走まで、コンピュータで完全に自動的に行うものに変更するものである。
したがって、本件訂正は、登録時明細書の特許請求の範囲に記載された特定の事項を概念的に減縮したものであるというには当たらず、その特許請求の範囲に記載された「ゲーム装置」の模型体による競争ゲームを、別個独立に走行制御される走行体によって誘導させることにより制御し、これによって賭け競争ゲームを展開させるという、新しい技術的課題を解決するための手段を特許請求の範囲に追加するものであるから、仮にその訂正事項が登録時明細書の発明の詳細な説明に記載されていたとしても、特許請求の範囲を実質上変更するものである。審決が、本件訂正について、「上記訂正は、請求項１に新たな構成要件を付加したものであって、実質上特許請求の範囲を変更しているものと認められる」（審決謄本３頁２７行目～２９行目）とするのは上記の趣旨であり、そのことは、平成１０年１０月３０日付け訂正拒絶理由通知書（甲第７号証）及び審決の記載によって当然に理解できるものである。
(3)　原告は、登録時請求項１における「遊戯者が投票等の操作を行うための操作パネルを有する複数のサテライト」との記載を根拠として、訂正前発明が賭け競争ゲームであり、遊戯者によるレース展開への関与を排除するタイプの競争ゲーム装置である旨主張する。
しかしながら、上記記載を含む「環状の模型体走行面の周縁に沿って配置され遊戯者が投票等の操作を行うための操作パネルを有する複数のサテライトと、を有する」との記載のみによっては、多数の遊技者が環状の模型体走行面の周縁に寄り付いて着順に投票し、その当たり外れを楽しむ賭けゲーム装置の構成を必ずしも特定するものではない。また、コンピュータ制御による競馬ゲームなどの賭けゲーム装置では多数の模型体の競争を前提として、１着、２着、又はその組み合わせに投票するのが常識であるが、競争する模型体の数が賭けゲームを行うにふさわしい数であることを特定する構成要件は登録時請求項１の記載にはない。さらに、上記登録時請求項１の「投票等の操作」との記載における「投票」は、サテライトの操作パネルで行う遊戯者の「操作」の例示にすぎず、サテライトの操作パネルが投票操作を行うものであることを構成要件として規定するものではない。したがって、登録時請求項１における上記記載が、訂正前発明が賭けゲーム装置であることを規定するものではない。
原告は、登録時明細書（甲第２号証）の実施例に、レース展開が遊戯者に知られないようにコンピュータが決定する方法が示されているとした上、これ以外にも、コンピュータによって適宜の方法によりレース展開を決定することができ、その場合でもレース展開の予測不能性に影響を及ぼさないことは当業者に自明であったとも主張する。
しかしながら、登録時明細書（甲第２号証）には、実施例として記載した一つの方法以外には、コンピュータシステムによって「レース展開」（レースごとのすべての模型体の走行制御データ）を決定することは記載されておらず、そのようなものを具体的に示唆する記載もない。また、レース展開を遊戯者に知られないようにすることや、「レース展開の予測不能性に影響を及ぼさない」との条件を満足する「レース展開」を決定するための手法がどのようなものであるかを示唆する記載もない。そもそも、登録時明細書上、上記実施例自体が、コンピュータシステムにおいてレース展開を決定するものではないことは上記のとおりである。なお、本件訂正において、コンピュータシステムによって決定されるレース展開が、「模型体が実際のレースと同様に走行してレースが展開されるようにする」ための解決手段の重要な一部分であることは明白であり、したがって、構成要件ａ及び同ｂは、模型体の競争によるレースが実際のレースを模倣したものとなるような走行制御データ（レース展開）を、どのようにして作成するかという技術的課題を解決するための手段及び模型体の競争によるレースをコンピュータシステムによってどのように制御するかという技術的課題を解決するための手段を、登録時請求項１に新たに付加したものであり、これは、訂正前発明が解決した課題とは全く別個の新たな課題を解決するための新たな構成要件を請求項１に付加することに当たるから、特許請求の範囲を実質上変更するものであることは明らかである。２　取消事由２（訂正前発明と刊行物１記載の発明との相違点(1)、(2)についての判断の誤り）について


原告は、刊行物１記載の発明は、遊戯者自らが走行体の走行を制御するゲーム装置であるのに対し、サテライトは、遊戯者によるレース展開への関与を排除するタイプの競争ゲームである賭け競争のゲーム装置に特有の構成であるから、刊行物２及び同３記載のサテライトを刊行物１記載の発明に適用する動機が存在しないと主張する。
しかしながら、刊行物１（甲第４号証）には、模型体を誘導する磁石のキャリアをその駆動機構によって無軌道に自在に走行させて模型体を無軌道走行させること、及び上記キャリアをモータで駆動することが記載されているのであるから、刊行物１記載の発明において、キャリアの走行（走行経路及び走行速度）を制御する制御手段によって、模型体の走行（走行経路及び走行速度）が間接的に制御され、その結果、模型体が無軌道走行して競馬ゲームが展開されるものであることは、当業者が容易に理解し得るところである。
そして、いわゆる競馬ゲーム装置は、その周辺に寄り付いて模型体の競争の勝敗を観戦して楽しむのが一般的であり、このことは、当然、刊行物１記載の競馬ゲーム装置に当てはまることである。他方、刊行物２（甲第５号証）及び同３（甲第６号証）に記載されているように、競馬ゲーム装置にサテライトを付設することは従来周知であるから、刊行物１に記載された競馬ゲーム装置にサテライトを付設することは、競馬ゲーム装置を商品に仕上げる段階で当然に採用する設計的事項であるともいえるものである。
したがって、刊行物２及び同３記載のサテライトを刊行物１記載の発明に適用する動機が存在しないとする原告の主張は誤りである。なお、原告の主張は、訂正前発明の「ゲーム装置」が賭け競争ゲームであり、遊戯者によるレース展開への関与を排除するタイプの競争ゲーム装置であることを前提としているが、訂正前発明は模型体による競争ゲーム装置であり、これを、模型体の着順に投票して、当たりに対して配当が与えられる完全自動の賭け競争ゲーム装置を意味すると解しなければならない理由はない。また、仮に、訂正前発明が賭けゲーム装置であるとしても、賭けゲーム装置においてサテライトを配置することは、刊行物２及び同３に記載されていることである。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（本件訂正の当否についての判断の誤り）について(1)　審決は、本件訂正につき、「訂正請求書の訂正事項について検討すると、上記訂正は、請求項１に新たな構成要件を付加したものであって、実質上特許請求の範囲を変更しているものと認められる」（審決謄本３頁２７行目～２９行目）として、これを認めなかったところ、本件訂正に対する平成１０年１０月３０日付け訂正拒絶理由通知書（甲第７号証）に記載された拒絶の理由は、審決が引用する（審決謄本３頁１６行目～２１行目）とおり、「全文訂正明細書第１頁特許請求の範囲、請求項１第１１乃至１４行目『コンピュ－タシステムと、を有し、前記コンピュ－タシステムは、模型体が順番を競って走行する様子を模倣させるためのレ－ス展開を決定し、』の訂正は、新たな構成要件を付加したものであって、実質上特許請求の範囲を変更しており、特許法第１３４条第５項で準用する同法第１２６条第３項の規定に適合していない」というものであるから、審決は、本件訂正のうち、特許請求の範囲の請求項１に、「コンピュ－タシステムと、を有し、前記コンピュ－タシステムは、模型体が順番を競って走行する様子を模倣させるためのレ－ス展開を決定し、」との記載を付加した点、すなわち、構成要件ａ及び同ｂを付加した点が、実質上特許請求の範囲を変更することに当たるとしたものと解される。(2)　しかしながら、登録時明細書（甲第２号証）には、「本発明（注、本件発明）・・・の目的とする処は、遊戯者が投票等を行うサテライトが模型体走行面の周囲に設けられ、模型体が走行経路を規制されることなく実際のレースと同様に走行し、レースが展開されるゲーム装置を供する点にある」（【0009】項）、「模型体走行面上を複数の模型体が個別に走行駆動装置に誘導されて走行経路を規制されることなく実際のレースと同様に走行する」（【0011】項）、「実際のレースと同じようにコースに規制されることなく、実際に即したレース展開が可能」（【0016】項）、「全システムの主な制御を行うマイクロコンピュータ１０１が設けられる」（【0034】項）、「以上はキャリア５０の駆動制御に関するものであったが、マクロコンピュータ１０１（注、「マイクロコンピュータ１０１」の誤記と認められる。）はこのほかサテライト４およびディスプレイ１２の制御も行っており、その制御系のブロック図を図１５および図１６に図示し、簡単に説明する」（【0071】項）、「マイクロコンピュータ１０１はレース展開を決定する」（【0076】項）、「レースはここで決定されたレース展開にしたがって進行し、各キャリア５０はこのレース展開に基づいて走行制御される」（【0077】項）、「以上のように本実施の競馬ゲーム装置は各模型馬２０は独立に駆動制御されるキャリアにしたがって走行されるので実際の競馬の如く、コースに規制されることなく各模型馬２０ができるだけ有利なポジションを確保しようとして掛け引きを行いつつ走行する様子が模倣でき、レースを非常に興味あるものとすることができる。各キャリアの駆動は位置検出によるフィードバック制御がなされるので確実に予め決定されたレース展開を実現することができる」（【0087】項）との各記載がある。これらの記載によれば、構成要件ａに係る「コンピュ－タシステムと、を有し」との構成及び構成要件ｂに係る「前記コンピュ－タシステムは、模型体が順番を競って走行する様子を模倣させるためのレ－ス展開を決定し」との構成は、いずれも登録時明細書に記載されていることが明らかである。被告は、構成要件ａにつき、コンピュータシステムがレース展開をどのような手法で決定するかという技術的手段を明確に規定したものではないとし、構成要件ｂにつき、登録時明細書記載の実施例は、「コンピュータ制御の下に」、「レース展開が各レース毎に無作為に決定され」るものであり、「コンピュータシステム」が「模型体が順番を競って走行する様子を模倣させるためのレース展開を決定」するものではないから、登録時明細書の実施例に係る解決手段と一致しないとして、構成要件ａ及び同ｂが、登録時明細書に記載された事項であるとすることはできない旨主張する。


確かに、登録時明細書（甲第２号証）には、上記各記載のほか、発明の実施例に関し、「コンピュータの制御の下に、レース展開が各レース毎に無作為に決定され、走行体Ａ１，Ａ２，…，Ａｎの順位も予想がつかない」（【0015】項）、「レース展開の決定は予め用意された多数のレース展開（コンピュータに記憶されている）のうちから１つを無作為に選択するものであり」（【0077】項）、「レース展開は予め記憶された多種類のレース展開の中から無作為に選定される」（【0088】項）との各記載があり、これらの記載によれば、登録時明細書記載の実施例は、被告主張のように、「コンピュータ制御の下に」、「レース展開が各レース毎に無作為に決定され」るものともいうことができる。しかしながら、この場合においても、「予め用意された多数のレース展開」がコンピュータに記憶されるとされているのみならず、これらの記載に上記各記載を併せ考えれば、「予め用意された多数のレース展開」は、いずれも、模型体が順番を競って走行する実際のレースの様子を模倣するようなレース展開として作成されており、かつ、コンピュータシステムが、各レースごとにそのうちの一つを無作為に選定するものであると推認されるから、このようにしてレース展開を選定することも、構成要件ｂに係る「コンピュ－タシステムは、模型体が順番を競って走行する様子を模倣させるためのレ－ス展開を決定し」との構成の一態様ということができることは明らかである。また、構成要件ａ自体が、コンピュータシステムがレース展開を決定する具体的な手法を規定したものではないことも、被告主張のとおりである。しかしながら、本件訂正において、構成要件ｂが登録時明細書に記載された実施例の方法を一態様とするコンピュータシステムによるレ－ス展開の決定という構成を規定したものであることは上記のとおりであり、構成要件ａは、そのレ－ス展開の決定に利用することを目的の一つとして、コンピュータシステムを有するという構成を規定したものであることは明らかである。そして、構成要件ａ又は同ｂが、コンピュータシステムがレース展開を決定する具体的な手法（例えば同実施例の方法）を規定していないということは、構成要件ｂによって規定される構成は、同実施例のようにしてレース展開を選定する方法を含むが、コンピュータシステムがレース展開を決定する方法としては同実施例の方法に限定されるものではないことを示しているにすぎないところ、前示登録時請求項１の記載を、本件訂正によって、上記のように、コンピュータシステムによるレ－ス展開の決定という構成を付加する限度で限定することが、そのこと自体として特段の問題を有するとはいえないから、構成要件ａ又は同ｂが、コンピュータシステムがレース展開を決定する具体的な手法を規定していなくとも、特段の支障が生ずるものではない。なお、被告は、登録時明細書には、実施例の方法以外には、コンピュータシステムによって「レース展開」（レースごとのすべての模型体の走行制御データ）を決定することは記載されておらず、そのようなものを具体的に示唆する記載もない旨主張するが、登録時明細書に構成要件ｂに係る構成が記載されていることは上記のとおりであり、その構成に係るすべての実施態様が記載又は示唆されていることを要するものではない。
したがって、被告の上記主張は採用することができない。(3)　ところで、審決は、本件訂正のうち、特許請求の範囲の請求項１に、「コンピュ－タシステムと、を有し、前記コンピュ－タシステムは、模型体が順番を競って走行する様子を模倣させるためのレ－ス展開を決定し、」との記載を付加した点、すなわち、構成要件ａ及び同ｂを付加した点が、実質上特許請求の範囲を変更することに当たるとしたものと解されることは上記のとおりであるが、特許請求の範囲を減縮する場合には新たな構成要件を付加することが通常であることに照らせば、新たな構成要件を付加することが、直ちに、実質上特許請求の範囲を変更することに当たるものでないことは明らかである。
この点につき、被告は、本件訂正が、登録時明細書の特許請求の範囲に記載された「ゲーム装置」の模型体による競争ゲームを、コンピュータにより別個独立に走行制御される走行体によって誘導させることにより制御し、これによって賭け競争ゲームを展開させるという、新しい技術的課題を解決するための手段を特許請求の範囲に追加するものであるから、特許請求の範囲を実質上変更するものであり、審決が「実質上特許請求の範囲を変更しているものと認められる」（審決謄本３頁２８行目～２９行目）としたのがその趣旨であることは、平成１０年１０月３０日付け訂正拒絶理由通知書（甲第７号証）及び審決の記載によって当然に理解できるものである旨主張する。


そこで、上記訂正拒絶理由通知書及び審決の記載によってその趣旨が当然理解できるかどうかはしばらくおき、まず、被告主張の新しい技術的課題を解決するための手段を特許請求の範囲に追加するものであるかどうかにつき検討する。登録時請求項１の記載は前示のとおりであり、その発明の詳細な説明には、「従来の技術」及び「解決しようとする課題」として、「従来、競馬、自動車レース等を模倣した競争ゲーム装置は数多くあり、例えば、環状のトラック上を自動車模型を走らせて到着順位を競う初期の例では・・・自動車模型の運動に規則性があるために興味が損なわれる欠点があった」（【0002】項）、「そこで、個々の自動車模型の動きを不規則にし、順位の予想がつかないようにした例・・・が提案されている」（【0003】項）、「しかるに各移動模型は・・・循環路の外側のコースに位置する移動模型は常に外側のコースを回ることになり、内側のコースに位置する移動模型は常に内側のコースを移動することになる」（【0005】項）、「実際の自動車レース等の場合は・・・自動車がカーブにさしかかると、できるだけ昀短距離を走ろうとして各自動車は内側のコースに移動してくる」（【0006】項）、「しかし前記従来例の如く各移動模型がスタートからゴールまで常に一定のコースを移動するものでは上記の如き実際のレースとはかけ離れたものとなり臨場感がうすれ、興味も半減したものとならざるを得ない」（【0008】項）、「本発明（注、本件発明）はかかる点に鑑みなされたもので、その目的とする処は、遊戯者が投票等を行うサテライトが模型体走行面の周囲に設けられ、模型体が走行経路を規制されることなく実際のレースと同様に走行し、レースが展開されるゲーム装置を供する点にある」（【0009】項）との記載があり、また、発明の作用効果に関して「したがって遊戯者は、いずれかのサテライトに臨んで操作パネルを操作して投票を行うことができ、サテライトから見ることができる模型体走行面上を複数の模型体が個別に走行駆動装置に誘導されて走行経路を規制されることなく実際のレースと同様に走行するので、遊戯者は臨場感あるエキサイティングなゲームを楽しむことができる」（【0011】項）との記載がある。これらの記載によれば、訂正前発明の技術的課題及び効果は、競馬、自動車レース等を模倣した競争ゲーム装置において、競走馬、レースカー等を模した模型体が、常に一定のコース（走行経路）を走行するように構成されていた従来例の欠点を解消し、実際のレースと同様、コース（走行経路）に規制されずに走行するようにして、サテライトに臨んで操作パネルを操作して投票を行う遊戯者が、サテライトから見ることができる模型体の走行を臨場感あるエキサイティングなものとすることにあり、コース（走行経路）に規制されずに走行するようにするための構成が、登録時請求項１に規定された「模型体走行面の下方に配置され、模型体走行面に載置された模型体と磁力により結合し、模型体のそれぞれを走行経路を規制されることなく個別に誘導すように（注、「誘導するように」の誤記であることは上記のとおりである。）構成された走行駆動機構」の構成であるものと認められる。また、登録時請求項１の「環状の模型体走行面の周縁に沿って配置され遊戯者が投票等の操作を行うための操作パネルを有する複数のサテライト」との規定に係る「投票」、すなわち、上記記載において、遊戯者が「いずれかのサテライトに臨んで操作パネルを操作して」行う「投票」とは、競走馬、レースカー等を模した模型体のいずれがレースで勝つかを投票し、それが的中した場合には、いわゆる配当を受けることができる、例えば、実際の競馬における「勝馬投票」（競馬法５条以下）等を模したものを意味することが明らかであり、このような「投票」が上記「サテライト」の用途の例として挙げられていることに照らせば、訂正前発明が、「投票」により賭け競争ゲームを展開させることも、その目的として含むものということができる。
この点につき、被告は、賭けゲーム装置では多数の模型体の競争を前提として、１着、２着、又はその組み合わせに投票するのが常識であるとか、競争する模型体の数が賭けゲームを行うにふさわしい数であることを特定する構成要件は登録時請求項１の記載にはない等と主張するが、投票の形態を「１着、２着、又はその組み合わせ」に限定する理由はなく、模型体が複数、すなわち２個以上あれば、賭け競争ゲームが成り立ち得ることは明白であるところ、登録時請求項１は「複数の模型体」を規定しているから、被告の上記主張は採用することができない。そうとすれば、本件訂正により、前示登録時請求項１に、構成要件ａ及び同ｂに係る「コンピュ－タシステムと、を有し」、「前記コンピュ－タシステムは、模型体が順番を競って走行する様子を模倣させるためのレ－ス展開を決定し」の各構成を付加したところで、そのことによって、模型体をコンピュータにより別個独立に走行制御される走行体によって誘導させることにより制御し、これによって賭け競争ゲームを展開させるという、新しい技術的課題を解決するための手段を特許請求の範囲に追加することに当たるとは到底いうことができない。すなわち、模型体をコンピュータシステムにより別個独立に走行制御される走行体によって誘導させることにより制御することは、登録時請求項１に規定された「模型体走行面の下方に配置され、模型体走行面に載置された模型体と磁力により結合し、模型体のそれぞれを走行経路を規制されることなく個別に誘導するように構成された走行駆動機構」の構成を限定したものにすぎず、また、賭け競争ゲームを展開させることは、上記のとおり、訂正前発明の目的に含まれているのである。本件訂正に係る訂正請求書（甲第３号証）及び訂正明細書（同号証添付）によれば、上記のとおり摘記した「従来の技術」及び「解決しようとする課題」並びに発明の作用効果に関する記載は、本件訂正によって、何ら訂正されていないが、このことは、上記説示を裏付けるものということができる。したがって、本件訂正が、登録時明細書の特許請求の範囲に記載された「ゲーム装置」の模型体による競争ゲームを、コンピュータにより別個独立に走行制御される走行体によって誘導させることにより制御し、これによって賭け競争ゲームを展開させるという、新しい技術的課題を解決するための手段を特許請求の範囲に追加するものであるから、特許請求の範囲を実質上変更するものであるとする被告の主張は、訂正拒絶理由通知書及び審決の記載によってその趣旨が当然理解できるかどうかにつき判断するまでもなく、それ自体誤りであるといわざるを得ない。
(4)　なお、被告は、本件訂正において、コンピュータシステムによって決定されるレース展開が、「模型体が実際のレースと同様に走行してレースが展開されるようにする」ための解決手段の重要な一部分であることは明白であるから、構成要件ａ及び同ｂは、模型体の競争によるレースが実際のレースを模倣したものとなるような走行制御データ（レース展開）を、どのようにして作成するかという新たな技術的課題を解決するための手段及び模型体の競争によるレースをコンピュータシステムによってどのように制御するかという新たな技術的課題を解決するための手段を、登録時請求項１に新たに付加したものであり、特許請求の範囲を実質上変更するものであるとも主張する。


主　　　　　　　　　文
１　被告は，原告に対し，金１億２１４０万８６５２円及びこれに対する平成１４年１月２３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２　原告のその余の請求を棄却する。
３　訴訟費用は，これを５分し，その２を原告の，その余を被告の各負担とする。４　この判決は，１項に限り仮に執行することができる。
事　実　及　び　理　由
第１　当事者の求めた裁判
１　請求の趣旨
(1)　被告は，原告に対し，３億５２５２万８６８４円及びこれに対する平成１４年１月２３日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(2)　訴訟費用は，被告の負担とする。
(3)　仮執行宣言
２　請求の趣旨に対する答弁
(1)　原告の請求を棄却する。
(2)　訴訟費用は，原告の負担とする。
第２　事案の概要
１　本件は，原告が，被告の従業員の株式の無断取引等により生じた損害等につき，同従業員の使用者である被告に対し，債務不履行責任又は使用者責任に基づいてその賠償を求めている事案である。
２　前提となる事実（争いのない事実）
(1)　原告は，主としてゴルフ練習場，レストラン等を経営する株式会社Ａの代表取締役に就任している者である。
(2)　被告は，有価証券の売買等の媒介，取次及び代理等の証券業を営む証券会社である。
(3)　Ｂは，被告Ｃ支店に勤務していた被告従業員であった。(4)　原告は，平成１０年１２月ころ被告に対し，株式の総合取引を申込み，Ｃ支店に口座（以下「本件口座」という。）を設けて，Ｂを通じて，同月から株式の現物取引，信用取引及び公募株の取引を行っていた。
(5)　被告は，原告との継続的証券取引の基本契約に基づいて，原告の指示により取次業務の受託者として委託者たる原告の指示に忠実に従う義務を負っていた（以下「本件義務」という。）。
３　争点及び争点に関する当事者の主張
(1)　株式等の無断取引及び指示違反の有無
ア　原告
(ア)　Ｂは，原告から指示がないにも拘わらず，原告に無断で，原告の名義及び計算で，別紙無断売買一覧表（表１）（以下「表１」という。）記載のとおり，株式の売り及び買いを行い，その結果生じた手数料，利息及び売買差益等に相当する金員を本件口座から引き落とし（以下「本件無断取引」という。），よって，表１記載のとおり，合計１億１９５７万１３９８円の損害を与えた。(イ)　Ｂは，原告から原告保有の株式を売却代金を定めて，売却するよう指示されていたにも拘わらず，別紙売却指示違反の売却一覧表（表２）（以下「表２」という。）記載のとおり，原告の指示に違反した売却を行い，その結果生じた手数料，利息及び売買差益等に相当する金員を本件口座から引き落とし，さらに，原告の指示とおり売却していれば得られたであろう利益を得られなくし，もって，原告に表２記載のとおり，合計５７４８万２５８６円の損害を与え，さらに，別紙売却指示違反の不売却一覧表（表３）（以下「表３」という。）記載のとおり，原告の指示を無視して株式の売却を行わず，その結果原告の指示通り売却していれば得られたであろう利益を得られなくし，もって，表３記載のとおり合計１６４４万９４００円の損害を与えた（以下，表２記載の売却行為及び表３記載の不売却行為を併せて「本件指示違反取引１」という。）。(ウ)　Ｂは，原告から，買付代金及び売却代金を定めて，株式の買付・売却をするよう指示されたにも拘わらず，別紙買付・売却指示違反の不買付・不売却一覧表（表４）（以下「表４」という。）記載のとおり，原告の指示を無視して公募株の新規買付・売却，信用取引を行わず（以下「本件指示違反取引２」という。），その結果，原告の指示とおりの買付，売却をしていれば得られたであろ売買益を得られなくし，もって，表４記載のとおり合計１億７１８１万０３００円の損害を与えた。
(エ)　被告は，本件義務を負っているところ，被告の履行補助者であるＢは，原告からの注文を受けずに本件無断取引を，また，原告から具体的な指示があったにも拘わらず，本件指示違反取引１及び２を行ったものであって，Ｂが上記(ア)ないし(ウ)の原告の損害を賠償すべき義務があり，債務不履行に基づいて損害の賠償を，又は，Ｂの上記(ア)ないし(ウ)の各行為が被告の事業の執行としてなされた違法なものであるから，Ｂの雇用者として民法７１５条によって，その損害を賠償すべき義務がある。
(オ)　被告から確認書が原告に送られてきたものの，原告は日頃から被告担当者に対し口頭で指示，確認を行っていたことから，確認書による確認の必要性を認めず，さらに，天下の被告の担当者が不正を行っているなど思いもよらなかったことから，確認書の内容の確認を行わなかった。しかし，原告は，Ｂの執拗な要請に基づいて確認書を被告に送り返すことになったものである。また，原告は，Ｂの要請に基づいて，Ｂに確認書を直接交付したこともある。このように，原告からの確認書の返送をもって原告が本件無断取引及び本件指示違反取引１を承諾したとはいえない。
(カ)　本件指示違反取引２のうち，公募株については，Ｂの勧めによるものであって，Ｂを通じて原告主張の公募株の買付及び売却を行い，その確認をしている。また，公募株の取引の限度の口数は，被告内部の問題に過ぎず，公募株は大量に発行され，被告も大量に公募株の取引を行っている。
イ　被告


(ア)　被告の認否は，表１ないし４の被告の認否欄記載のとおりである。信用による現引きとは，信用取引｛なお，信用取引とは，資金や株券を借りて株式の売買を行う取引であり，投資家は証拠金あるいは証券を担保に資金を借り入れて株式を購入する（信用買いまたは空買い）かあるいは株券を借りて株式を売却するものであり，返済期限が決められており，それまでに必ず決済しなければならない。信用買いの場合には購入代金を払って株券を引き取るものを現引きという。｝の場合には，決済日が到来すれば，原告の指示がなくとも当然その日に決済されることを意味するものである。なお，原告は，表１の１(6)の株について，本件指示違反取引２においても主張をしており，二重に損害を評価している。
(イ)　原告は，本件無断取引及び本件指示違反取引１について，下記のとおり，追認ないし事後承諾をしていた。
すなわち，被告は，原告に対し，被告の総務部門から，本件無断取引及び本件指示違反取引１の都度，取引報告書を送付し，毎月月末日現在の残高照会を行っていた。原告は，これら取引報告書の内容を確認すれば，自ら注文した取引が正確に執行されているか否か，自ら注文していない取引が行われていないかを知ることができた。しかし，原告は，これら取引報告書が送付されているにも拘わらず，一切クレームをつけてきたこともない。そもそも証券会社が営業担当者とは別ルートから取引報告書を送付し，残高照会を行っている意味は，営業担当者が介在しない形で本人の意思を確認し，営業担当者の不正行為をチェックするためのものであるから，これら取引報告書に異議の申出をしなかったことは事前であれ，事後であれ，当該取引が本人の意思に基づいて行われた正常な取引であったと認められるべきである。
(ウ)　公募株の場合に，原告主張のような大量の応募受付はおよそ成立し得ない。
一末端営業社員が担当する一顧客のために，数量限定された人気商品の割当てがどの程度可能となるか，当該支店への割当量を全部傾注するとか，あまつさえ他の部店への割当を引き剥がしてまで割当を行うことがあり得ないことは社会通念上自明であり，株取引のベテランである原告も容易に予測していたことである。
(2)　損害
ア　原告
(ア)　本件無断売買，本件指示違反取引１及び２により，原告は，合計３億６５３１万３６８４円の損害を被った。
(イ)    その後，原告は，平成１４年６月２０日，被告から，表１の１(17)のＤ電機５０００株（１株５１３円で２５６万５０００円），表２の１(4)のＥ電話２０株（１株５０万６０００円で１０１２万円）及び表３の１のＦ通信１００株（１株１０００円で１０万円）の返還を受け，その結果上記株式売却代金１２７８万５０００円の返済を受けているので，前記損害額から上記売却代金を控除する。
(ウ)　よって，原告の損害は，３億５２５２万８６８４円となった。
イ　被告
(ア)　原告主張のうち，Ｂが原告の指示に従わずに売却したものものについては，株券の現物返還を求めるか，当該株券の現在価格での代償を求めるべきである。    そして，Ｂが，原告の指示に従わずに売却した株式については，原告が保有しているはずのものとすれば，それらの銘柄のほとんどが値下がりしているため，売却価格が現在価格を上回るものが少なくなく，現時点ではむしろＢの売却によって，原告の損害を回避できた面は否定できない。(イ)　表１について，１(1)及び(2)は無断取引ではないこと，(11)は，平成１３年１１月２９日及び平成１４年７月１５日の売却により１４７３万４２５０円を取得していること，(17)について配当調整金１万６０００円を取得していること，２(1)ないし(3)について配当調整金１万２０００円を取得していること，(4)及び(5)について配当調整金５万７６００円を取得していること，(25)及び(26)について配当調整金８０００円を取得していること，(27)の正確な買付代金は３０２１万９７８０円で，売却代金は２５６３万４６１５円であり，配当調整金６万４０００円を取得していること，(28)の正確な買付代金は７１０万９９１３円，売却代金は３９０万３６７２円であり，配当調整金２万８０００円を取得している。
以上により，表１については，１(1)の損害額２０９８万５７７４円，(2)の損害額４３３万９０５７円，(11)の売却代金１４７３万４２５０円，配当調整金として(17)につき１万６０００円，２(1)ないし(3)につき１万２０００円，(4)及び(5)につき５万７６００円，(25)及び(26)につき８０００円，(27)につき６万４０００円，(28)につき２万８０００円の合計４０２４万４６８１円を損害額から控除すべきである。(ウ)　表２について，手数料等の経費として，１(1)につき１５万７２９２円を，(2)及び(3)につき７３万５７５６円，２(1)につき２１万０１８５円（なお，原告はこの取引に関して配当調整金１万２０００円を受領している。）を控除すべきである。なお，２(2)ないし(5)の売却指示は，存在しないし，仮に存在したとしても，売却できなかった。
したがって，原告の表２の損害額から，１５２３万０８８１円を控除すべきである。（経費として１(1)の１５万７２９２円，(2)及び(3)の７３万５７５６円，２(1)の２１万０１８５円，(2)ないし(5)の損害合計１４１１万５６４８円と２(1)の配当調整金１万２０００円の合計）
(エ)　表３について，２の各株取引は，既に表１の１(2)で主張しているものと同一である。したがって，表３の損害額から２の取引による損害合計２１７万円を控除すべきである。
(オ)　表４について，手数料等の経費として，２(1)につき２０万０５７１円，(2)につき１２万２６７１円，(3)ないし(18)につき４３万７０３１円を要している。また，(19)ないし(24)の取引は原告の指示内容が不明であることから，売却指示がなされたとはいえない。