(一)　原告らは，Ｆ支店あるいは運行管理センターにおいて，期間臨時社員として，トラックによる郵便物等の輸送業務等に従事しており，その業務内容は，本務者らと異なるところはない。また，賃金の合理的決定要素である年齢，学歴，職務，能率，技能，勤続年数についても，本務者と異なるところはない。原告ら臨時社員運転士が，本務者と異なる唯一の点は，原告らがいずれも雇用期間３か月と定められている期間臨時社員である点だけであるが，原告らは，これまで長い者で８年，短い者でも４年にわたって雇用契約を更新されてきており，上記雇用期間の定めは，形式的，名目的なものにすぎない。(二)　しかし，被告では，期間臨時社員が従事している仕事は正社員のそれと全く同じであるにもかかわらず，正社員に対しては，基準賃金のほかに，扶養手当，洗車手当，捕食費，型別運行手当，勤務形態別手当，宿泊手当，臨時手当等の名目で賃金が支払われているのに，期間臨時社員に対しては，基準賃金（日給）しか支払われておらず，正社員と期間臨時社員との間には，顕著な賃金格差が存在し，その格差は甚大である。
(三)　労働者間における賃金格差の当・不当，すなわち，賃金格差が合理的理由なき賃金差別となるか否かを判断するためには，比較すべき両者の職種，職務，能力，技能，責任，権限，学歴，勤続等が同一であるないしは類似しているという前提が必要であるが，被告における本務者と臨時社員運転士との間には，個別的・属人的要素である年齢，勤続を除いてほとんど差異はない。それにもかかわらず，平成４年度に入社し，運行管理センターに勤務する正社員Ａ（以下「Ａ」という。Ａは，原告Ｂと入社年度が同じである。）の年収総額と原告Ｂの年収総額を比較すると，別紙「総支給額対比表」記載のとおり，Ａと原告Ｂとでは，３年間平均で１００対７２．７３の賃金格差が生じている。また，Ａの超過勤務手当及び深夜作業手
当を控除した所定時間
内労働に対する賃金額及び平均賃金日額は，別紙「正社員Ａ・平均賃金日額」に，原告Ｂの超勤手当，割増廃休手当及び深夜手当を控除した所定時間内労働に対する賃金額及び平均賃金日額は，別紙「Ｂ・平均賃金日額」にそれぞれ記載のとおりであって，Ａと原告Ｂの各年度における平均賃金日額を比較対照すると，別紙「賃金日額対照表」記載のとおり，原告Ｂの平均賃金日額は，Ａの５２パーセントから５４パーセントにすぎない。
２　労働内容の同一性について
(一)(1)　正社員就業規則と期間臨時社員規則とでは，雇用期間，人事異動，日直・宿直，年休以外の有給休暇，表彰・懲戒，教育・訓練などの規定を除いてほとんど差異はない。
(2)　被告では，正社員と期間臨時社員という呼称の違いはあるが，両者は全く同一の業務に従事している。
運行管理センターにおける運転士の業務内容は，安治川口にある新大阪局と小包局を営業拠点とし，同センターと本州，四国の中央郵便局，大阪府下の普通郵便局及び特定郵便局との間を往復運行し，大量の郵便物を搬出搬入するほか，特定の会社からの大量の郵便物を集荷する業務を行っている。郵便物の運行便は，既定便（本便）と臨時便があり，既定便とは行き先が固定している運行便をいい，臨時便とは既定便以外の運行便をいうが（臨時便のうち，行き先が固定化しつつあるものを特に既定臨時便といい，そうでないものを突発臨時便という。），本務者は，服務指定表に従って，既定便に乗務するが，同指定表で本務者が指定されてない既定便については，臨時社員運転士が乗務することがあり，また，期間臨時社員服務指
定表において，臨時
社員運転士に対して，既定便の指定がされることがある。このように，臨時社員運転士も本務者と同様に既定便に乗務しており，従事している労働の種類，態様に両者間に違いはない。もし，違いがあるとしても，それは臨時社員運転士には本務者にはない臨時便の運行業務があるということであり，その分臨時社員運転士の仕事が加重されているという点である。また，臨時社員運転士の中には，臨時便の運行のみを行う運転士もいるが，臨時便と既定便とでは運行路線が固定されているか否かの違いしかなく，従事している労働の種類，態様それ自体に違いがあるわけではない。
このように，既定便を走るか，臨時便を走るかとの差異はあるものの，従事している業務が，トラックによる郵便物の輸送業務であるという点では本務者と臨時社員運転士との間には何ら差異はなく，むしろ，本線のみを走ればよい本務者と違って，臨時社員運転士は，突発の臨時便に備えて常に乗務できる態勢をとっていなければならず，その上時間外勤務が日常化しているという点で，精神的，肉体的により加重な勤務を強いられている。
(二)(1)　同一の価値を有する同一の労働に対しては，同一の賃金が支払われるべきである。憲法１４条，労働基準法３条，４条はその主旨を含むものであるし，国際人権規約Ａ規約７条，ＩＬＯ「同一価値労働に対する男女労働者同一賃金に関する条約」も同一の理解に立つものである。人格の価値を平等とみる市民法の普遍的な原理からすれば，この理念に反する著しい賃金差別は，単に妥当性を欠くのみならず，使用者らに許された裁量の範囲を逸脱したものとして公序良俗に反し，不法行為を構成するものである。
(2)　仮に，同一労働同一賃金の原則に未だ公序性が認められないとしても，憲法１４条，労働基準法３条，４条の公序性に基づけば，同一企業内において同一労働に従事している労働者らは，賃金について平等に取り扱われる利益があり，これは法的に保護される利益である。したがって，合理的理由のない賃金格差はこの利益を侵害する賃金差別である。そして，同一労働という観点からすれば，呼称が原告らのような期間臨時社員であっても，正社員と職務内容が同一である限り，賃金について平等に取り扱われる利益を有しているのであり，正社員と期間臨時社員との間で合理的理由によって説明できない著しい賃金格差が存在し，その格差について使用者が何ら是正措置も講じていない場合には，社会的な許容限度を超える違法性が
あるといえ，不法行
為が成立するというべきである。
３　損害額
原告らは，平成９年１月１日から平成１１年１２月末日までの２年間に被告から本件各手当相当額を支払われなかったことにより，別紙「損害額一覧表」の別紙①の各原告の「合計欄」記載の損害を被った。各原告の損害の詳細については，同損害額一覧表の別紙②ないし⑤に記載のとおりである。


４　よって，各原告は，被告に対し，不法行為に基づく損害賠償として，別紙損害額一覧表の別紙①の各原告の「合計欄」記載の金員及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成１３年１月１６日から支払済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める。
四　被告の主張
１　被告における期間臨時社員の位置づけ
郵便物の利用状況は，１年間を通じて平均的ではなく，折々の行事や季節により著しい波動性がある。しかし，被告が，日ごとの郵便物数の増減により発生件数が替わる臨時便のピーク時にあわせて正社員を採用してしまうと，臨時便数の少ない時期や長期休業者の復帰時に正社員に余剰を抱えることになり，大変不合理な状況となる。そこで，被告は，そうした要因対策として，正社員とは別に期間臨時社員を一時的に採用することで波動性のある郵便物数に対応するに至った。また，昭和５０年代半ば以降民間の宅配便が急成長を遂げ，これに対応するため郵便小包も送達速度などのサービス面での雑多な改善が図られ，両者の熱烈な競争が繰り広げられて臨時便も増発した。こうしたサービス面の向上は，当然ながら，定員内の正社
員のみでは対応しき
れるはずがなく，臨時便を担務する運行要因として期間臨時社員を採用するに至った。このように，被告では，昭和５０年代半ば以降郵便物の取扱量が激増し，定員内の正社員のみでは対応できなくなったために，期間臨時社員の採用が必要となったのであり，人件費を抑え，利潤を確保するために期間臨時社員を採用したのではない。
被告では，こうして採用された期間臨時社員を，試雇臨時者，長期臨時者，期間臨時者，パートタイマー，短時間勤務臨時社員の５種に区分している。原告らは，このうち期間臨時者に該当し，郵便物の増加に伴う臨時便の運行等被告が指定した定員外業務を主たる業務内容としているものであり，正社員である本務者とは雇用形態，身分などを異にしている。
２　賃金格差について
(一)　原告らは，期間臨時社員と正社員との間の各種手当支払に関する格差の点をとらえて違法な賃金差別と主張するが，この差異は，正社員と期間臨時社員との労働契約の内容が異なることによって生じる差異であって，そもそも違法ではない。労働基準法３条も，社員の地位（労働契約の内容）に基づく賃金体系の差異まで否定するものでなく，期間臨時社員と正社員との間の給与体系の相違は法的にも容認されたものであって，違法の問題は生じないというべきである。したがって，両者間の雇用形態が異なっているのであるから，結果として年間収入に多少の格差が生じても，それのみをもって不当ということはできない。(二)(1)　原告らは，同一労働同一賃金の原則を主張し，憲法１４条，労働基準法３条，４条の趣旨を拡大解釈し，あたかも同一労働同一賃金が公序良俗として定着しているかのごとく主張している。しかし，現在我が国においては，正社員の賃金体系は年功的に昇給する仕組みが採用されており，臨時社員の賃金水準は，正社員の賃金体系とは別の賃金相場によって決定されるものであって，同一賃金原則は妥当しない。憲法１４条，労働基準法３条，４条では均等待遇の原則を定めているが，上記各規定は，男女の均等待遇及び人種，信条等の差別を禁ずるにとどまり，労働契約に基づき，契約上の給付内容の違いとして多少の格差，区別が生じたとしても，上記法規に違反しないことはもちろん，何ら公序良俗に反するものではない。原告らの主張は，正社員と臨時社員とのそもそもの雇用契約内容の本質的な違いを無視し，近視眼的に各規定，法規を引用した主張を行っているにすぎない。(2)(ア)　被告における賃金体系については，正社員の賃金については，終身雇用されることを前提としているために年功制により昇給する体系を採用しており，年齢・勤続による各人の基準賃金を月給制で決定する固定給と実際の勤務により発生する変動給の合計である。この固定給には労働の対価として支払われるものではない扶養手当や勤務手当なども含まれている。一方，期間臨時社員については，有期雇用を前提として，日額制を採用し，勤務日数・勤務時間に応じて賃金を支払っていることから，賃金総体について変動給の要素が強いといえる。原告らは，正社員との年収比較により格差を主張するが，両者の賃金は性質上異なるものであるため，単純に比較できるものではない。
(イ)　また，原告らは，原告ＢとＡの平均賃金日額を比較し，原告Ｂの平均賃金日額が，Ａの５２パーセントから５４パーセントであると主張するが，原告らが算出した平均賃金日額は，基準賃金と臨時賃金（賞与）が合算された金額を単純に労働日数で除して算出したものであって，何ら参考となるものではない。そもそも賞与は，就業規則において，その支給額，支給条件及び支給時期等が明確に定められている場合を除き，毎月支払われる月例賃金とはその性質を異にするいわゆる恩恵的給付とみなされており，労働日数に応じて算出されるものではない。そして，被告においては，正社員賃金規程及び期間臨時社員賃金規則において，賞与に関しては明確な規定はない。したがって，Ａと原告Ｂの賃金を比較するには，賞与を除外
して比較すべきであ
り，この点をふまえて基準賃金につきＡと原告Ｂの平均賃金日額を算出すると，平成９年１月１日から平成１１年１２月末までの平均賃金日額は，Ａが１万２２９０円，原告Ｂが１万０２７６円で，原告Ｂの平均賃金日額は，Ａの８割以上となるし，また，基準外賃金を加えた上記期間の平均賃金日額を比較すると，平均賃金日額は，Ａが１万７８４８円，原告Ｂが１万０８４０円となり，原告Ｂの平均賃金日額は，Ａの６割程度となる。
したがって，Ａと原告Ｂとの間には，賃金に大きな格差があるとはいえない。(ウ)　正社員と期間臨時社員とでは，前述のとおり，労働契約の内容，労働内容に根本的に違いがあり，両者に生じる差違はこうした根本的な違いにより生じるものであるから，これを比較対照しても何の意味もない。
ところで，被告では，準社員と呼称される社員がおり，準社員とは，軽四取集便の執行に従事する者で，被告の勤務延長制度の適用を受け，６０歳を越えて勤務可能（昀高６５歳まで。準社員には，被告をいったん退職した再雇用者も含まれる。Ｆ支店における６０歳を越える社員数は，平成１３年１２月３１日において４９名である。）の者をいい，正社員にはこの準社員も含む扱いをしているところ，原告らが，あえて賃金を対比し，そこで生じた差違が不当であると主張するのであれば，６０歳を停年とする正社員ではなく，原告らと同様に６５歳まで勤務が可能である労働条件が近い準社員と対比すべきである。


そうすると，被告の準社員及び原告Ｂの平成１０年度の年間収入（賞与を除く月例賃金）は，別紙「準社員との比較表」に記載したとおりであり，原告Ｂの賃金は，準社員の賃金を下回るどころか逆に１．１３倍の賃金の支給を受けている。したがって，原告ら期間臨時社員が不当な賃金差別を受けているとは到底認められない。
３　労働内容の同一性について
(一)　原告らは，期間臨時社員は正社員と全く同一の労働に従事していると主張しているが，正社員と期間臨時社員の労働契約の内容は，就労時間，勤続期間，停年，業務内容，賃金体系，転勤・異動，教育・研修内容，採用基準において，もともと異なっている。
特に，労働内容については，本務者があらかじめ運行路線が決まっていて定期的に運行が予定されている既定便に乗務しているのに対し，臨時社員運転士は，臨時に季節的な要因で郵便物が多い場合に運行されている不定期・不定時の臨時便に乗務するのが中心であり，臨時便が発生するまでの間は，休憩室でテレビを見たりするなど実質的労働を伴わない待機状態であり，正社員と比較して労働強度は明らかに軽いものである。原告らも，当然労働契約の内容，すなわち，本務者が定められた既定便に乗務するのに対し，臨時社員運転士は不定期・不定時の臨時便に乗務するのが中心でそれまでの間待機しているという，その本質的な違いがあることを承知の上，被告と期間臨時社員の雇用契約を締結していたものである。(二)　仮に，本務者と臨時社員運転士の業務内容に類似している点があったとしても，両者が本来全く別の労働契約に基づく就労であることは明確である。こうした労働契約内容などの根本的相違が認められる両者を同等の賃金体系とするほうが不合理である。
４損害額
損害額については争う。
第３　当裁判所の判断
一　証拠（甲１の１ないし３，２，５ないし７，８の１及び２，９，１０の１及び２，１１，１２の１ないし３，１３の１ないし３，１４の１ないし３，１５１ないしの３，１６の１ないし１４，１７ないし２０，２６の１ないし１４，２７の１ないし１４，２８の１ないし１４，２９ないし３５，乙１の１及び２，２の１及び２，４の１ないし５，５の１ないし５，６の１ないし５，８，証人Ｇ，証人Ｈ，原告Ｂ，原告Ｅ），前提事実及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。１　被告は，昭和１７年の設立以来，荷主である逓信省その後郵政省から委託された郵便局間の郵便物の運送及び郵便差出箱等からの取集業務を主たる業務としてきたもので，その従業員はその業務を直接行う自動車運転手が大部分である。そして，被告は，これに従事する自動車運転手の定員を，その業務に設定された運行表に基づいて，その服務編製要領による勤務時間等の勤務条件を勘案して算出してきた。
しかし，郵便物の利用状況は年間を通じて一定ではなく，多数の臨時便の運行要請のある季節がある一方で，そうでもない季節もある。そこで，被告では，定員が定められている本務者を輸送量のピーク時に合わせて採用すると，輸送量の少ない時期に余剰人員を抱えてしまうことになることから，本務者とは別個の，雇用期間を３か月とする有期労働契約を内容とする臨時社員運転士を雇用するようになった。
また，昭和５０年代半ばころ，郵便物の取扱量が増加したため，本務者のみではこれに対応できず，さらには，民間の宅配業者との競争からサービス向上のために臨時便の増発が必要となったことも，臨時社員運転士雇用の一要因であった。２　本務者と臨時社員運転士とでは，郵便物等の輸送便を運転するという点においては，その業務内容は同じであるが，本来的には，本務者については，あらかじめ運行路線が決められており，定期的に運行が予定されている既定便に乗務するが，臨時社員運転士は，主として，不定期，不定時に運行される臨時便に乗務することになっていた。もっとも，本務者が病気等で本来運行すべき既定便に乗務することができない場合等本務者に欠員が生じたときは，臨時社員運転士が既定便に乗務することもあったし，あらかじめ毎月の運行の指定を定める臨時社員運転士の服務指定表において，臨時社員運転士が，既定便の運転の指定をされることもあった。また従前どおり主として臨時便に乗務している臨時社員運転士もいるが，主として既
定便に乗務し，その
他に臨時便に乗務する臨時社員運転士もいる。また，本務者も，その勤務終了後に臨時便の要請があったのに臨時社員運転士がいないような場合に，補助と称される勤務時間終了後の待機時間に臨時便に乗務することもある。また，深夜，泊まり勤務については，本務者も臨時社員運転士も同様に行っていた。
原告Ｂは，平成６年８月までは，臨時便に乗務し，既定便に乗務する場合は本務者の欠勤等のいわゆる穴埋めとしてであったが，同年９月以降は，ローテーションを組んで既定便に乗務するようになり，平成１３年４月以降は，臨時社員運転士専用の服務指定表に従って乗務している。原告Ｄは，平成８年１０月に臨時社員として雇用されてから，平成１２年２月までは，既定便に乗務し，その後は臨時便に乗務している。原告Ｃは，平成８年９月に雇用されてから今日まで，乗車当日に指定された臨時便や場合によっては既定便に乗務してきた。３(一)　被告においては，本務者は，雇用期間の定めはないが，停年が６０歳と定められており，日本国内の広域にわたる異動ないし転勤が予定される。これに対し，臨時社員運転士は，更新が予定されているものの，雇用期間は３か月であり，６５歳までは就労が可能とされ，また，労働契約は各統括支店と締結されており，基本的に各統括支店内での異動が予定されているのみである。このように，両者の就労年数には差違がある。なお，本務者の転勤については，昀近では，昭和６２，３年ころに１例あるだけで，その後はない。
(二)　本務者の就労時間は，正社員就業規則上は１労働日の拘束時間９時間（実働８時間）であるが，平成１３年４月から，正社員の拘束時間は１１時間（実働８時間）と改正され，一方，臨時社員運転士の就労時間は，拘束時間８時間１５分である。
(三)　また，本務者と臨時社員運転士とでは，適用される賃金に関する規程が異なるため，両者の賃金体系は全く異なる。
なお，正社員賃金規程によれば，正社員には退職時退職金が支給されるが，期間臨時社員賃金規則によれば，期間臨時社員には，退職金支給制度はなく，一時金支給規則により，３年を経過した者に対して，一定の契約終了一時金が支給され，その後再契約して，再契約の日から１年を経過した者にも一定の契約終了一時金が支給される。


(四)　本務者と臨時社員運転士とでは，各就業規則上ほぼ同様の服務規律が定められているが，本務者については昇進・降下の制度があるのに対し，臨時社員運転士についてはこのような制度はない。
(五)　被告では，臨時社員運転士については，契約時及び契約更新時において，「期間臨時社員有期労働契約書」を個別に作成している。同契約書には，契約期間，勤務場所，職種ほか，勤務の種類，就労時間，賃金等の労働条件の記載がある。
(六)　本務者については，停年後も６５歳まで準社員として再雇用されることもある。準社員は，正社員に属する社員であり，大型トラックではなく，軽四輪車によって取集業務を行う者で，正社員の就業規則が適用されるが，乗務する車両が軽四輪車であることなどから，手当の額等が異なり，大型トラックに乗務する者との間には賃金格差がある。準社員は，正社員を５５歳程度で退職して再雇用されたり，あるいは新たに採用された者で，６５歳まで勤務できるが，既に制度としては廃止された。しかし，被告には，平成１３年１２月時点でなお４０名以上の準社員が存在する。
４　被告における本務者の雇用は，縁故による者が多く，昭和５８年ころから，本務者の採用を行っていない。臨時社員運転士は，３か月の期間雇用として採用されるが，同期間の雇用契約の更新を繰り返し，原告Ｂにおいては８年，他の原告らにおいては４年にわたって更新を繰り返している。
５(一)　平成９年度から平成１１年度までの原告らの給与所得（諸手当を含む。）は以下のとおりである。
(1)　原告Ｂ
(ア)　平成　９年度　　４４２万３９８４円
(イ)　平成１０年度　　４７８万５８５９円
(ウ)　平成１１年度　　４６５万３４７８円
(2)　原告Ｃ
(ア)　平成　９年度　　４５０万３３４３円
(イ)　平成１０年度　　３１０万２２５０円
(ウ)　平成１１年度　　４７０万００１１円
(3)　原告Ｄ
(ア)　平成　９年度　　４２１万１３１５円
(イ)　平成１０年度　　４６１万６３２３円
(ウ)　平成１１年度　　３５５万６８５１円
(4)　原告Ｅ
(ア)　平成　９年度　　４２８万０４８８円
(イ)　平成１０年度　　３８４万９２５１円
(ウ)　平成１１年度　　３４３万９１４７円
(二)　上記期間における同年度入社の本務者と臨時社員運転士の年収を比較すると，臨時社員運転士の年収は，本務者のそれのおおよそ７割程度，また，臨時賃金（賞与）を除いた平均賃金日額は，臨時社員運転士の平均賃金日額は，本務者のそれの６割程度であった。
二　以上に鑑み検討する。
１　原告らは，本務者と臨時社員運転士の労働内容が同じであるから，被告が両者に同一の賃金を支払わないことは公序良俗に反し，違法であると主張する。確かに，郵便物の取集という業務をとらえてみれば，本務者と臨時社員運転士で異なるところはなく，本務者は原則として既定便というあらかじめ定められた便にしか乗務しないのに対して，臨時社員運転士は，臨時便を中心に乗務し，ときには，本務者と同じローテーションに組込まれて乗務することもあり，臨時社員運転士の労働が本務者のそれに比して軽度ということはなかったし，被告は，臨時社員運転士が本務者に比して，賃金その他の労働条件が被告に有利なこともあって，臨時社員を多用してきたということができる。
しかしながら，原告らが主張する同一労働同一賃金の原則が一般的な法規範として存在しているとはいいがたい。すなわち，賃金など労働者の労働条件については，労働基準法などによる規制があるものの，これらの法規に反しない限りは，当事者間の合意によって定まるものである。我が国の多くの企業においては，賃金は，年功序列による賃金体系を基本として，企業によってその内容は異なるものの，学歴，年齢，勤続年数，職能資格，業務内容，責任，成果，扶養家族等々の様々な要素により定められてきた。労働の価値が同一か否かは，職種が異なる場合はもちろん，同様の職種においても，雇用形態が異なれば，これを客観的に判断することは困難であるうえ，賃金が労働の対価であるといっても，必ずしも一定の賃金
支払期間だけの労働の量に
応じてこれが支払われるものではなく，年齢，学歴，勤続年数，企業貢献度，勤労意欲を期待する企業側の思惑などが考慮され，純粋に労働の価値のみによって決定されるものではない。このように，長期雇用制度の下では，労働者に対する将来の期待を含めて年功型賃金体系がとられてきたのであり，年功によって賃金の増加が保障される一方でそれに相応しい資質の向上が期待され，かつ，将来の管理者的立場に立つことも期待されるとともに，他方で，これに対応した服務や責任が求められ，研鑽努力も要求され，配転，降級，降格等の負担も負うことになる。これに対して，期間雇用労働者の賃金は，それが原則的には短期的な需要に基づくものであるから，そのときどきの労働市場の相場によって定まるという傾向をもち，将来に
対する期待がないか
ら，一般に年功的考慮はされず，賃金制度には，長期雇用の労働者と差違が設けられるのが通常である。そこで，長期雇用労働者と短期雇用労働者とでは，雇用形態が異なり，かつ賃金制度も異なることになるが，これを必ずしも不合理ということはできない。
労働基準法３条及び４条も，雇用形態の差違に基づく賃金格差までを否定する趣旨ではないと解される。
これらから，原告らが主張する同一労働同一賃金の原則が一般的な法規範として存在しているとはいいがたいのであって，一般に，期間雇用の臨時従業員について，これを正社員と異なる賃金体系によって雇用することは，正社員と同様の労働を求める場合であっても，契約の自由の範疇であり，何ら違法ではないといわなければならない。


平成１２年（行ケ）第２１１号　審決取消請求事件
平成１４年７月２日口頭弁論終結
判　　　　　　　　　　決
原　　　　　　　　告　　　　　Ａ
被　　　　　　　　告　　　　　株式会社フジクラエンタープライズ訴訟代理人弁理士　　　　　　　米　　　田　　　潤　　　三同　　　　　　　　　　　　　　皿　　　田　　　秀　　　夫同　　　　　　　　　　　　　　齊　　　藤　　　晴　　　男
主　　　　　　　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
特許庁が平成１１年審判第３５３５２号事件について平成１２年５月１日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「ゴルフクラブセット」とする特許第２５３３８５６号（昭和６１年８月１９日出願。平成８年６月２７日登録。以下「本件特許」といい，その発明を「本件発明」という。）の特許権者である。本件特許について，美津濃株式会社から特許異議の申立てがなされ，特許庁は，これを平成９年異議第７１１７８号事件として審理した。原告は，その審理の過程において，願書に添付した明細書の訂正を請求した。特許庁は，同事件につき，審理の結果，「訂正を認める。特許第２５３３８５６号の特許を維持する。」との決定をした（以下，上記訂正後の明細書を「本件明細書」という。）。被告は，平成１１年７月１２日付けで，本件特許を無効とすることについて審判を請求した。特許庁は，この請求を平成１１年審判第３５３５２号事件とし，ヤマハ株式会社が請求した本件特許の登録を無効とすることについての審判の事件である平成１１年審判第３５３４５号事件と併合して審理し，その結果，平成１２年５月１日に，「特許第２５３３８５６号の特許を無効とする。」との審決をし，同月２９日にその謄本を原告に送達した（なお，甲第５号証によれば，ヤマハ株式会社は，審決の後である平成１２年５月２３日付けで平成１１年審判３５３４５号事件の請求を取り下げたことが認められる。）。
２　審決の理由の要点
別紙審決書の理由の写し記載のとおりである。要するに，本件発明は，審判甲第１号証（発行日を１９８６年（昭和６１年）１月７日とする米国特許第４５６３００７号の公報。本訴甲第１号証。以下「引用例」という。甲第６号証は，引用例におけるのと同一の出願人による，同一内容の発明の，日本国内における出願であり，甲第１号証の訳文に相当するものとして提出されたものである。）に記載された発明（以下「引用発明」という。）であるから，特許法２９条１項３号に該当し，特許を受けることができない，というものである。
３　本件特許の特許請求の範囲（上記訂正後のもの）
「セット内のクラブ番数毎に，それぞれのクラブの要求特性に応じた特性を有するクラブシャフトを選択してセット化したゴルフクラブセットにおいて，クラブシャフトの特性をトルク角によって特定し，クラブヘッドのロフト角が小さいものから大きいものに向かうにしたがって，クラブシャフトのトルク角が大きいものから小さいものに順に変化させたことを特徴とするゴルフクラブセット。」
第３　原告の主張の要点
審決の理由のうち，「１．本件発明」，「２．請求人主張」，「３．刊行物の記載内容」，「４．被請求人の主張」（審決書２頁１０行～８頁１５行）は認める。「５．当審の判断」（同８頁１６行～１１頁２１行）中，「（５－１）甲第１号証の従来例Ａ，Ｂについて」のうち，８頁１８行の「被請求人は」から２６行の「記載されており」までは認め，その余は争う。「（５－２）本件発明と甲第１号証記載の発明との対比」，「（５－３）トルク角について」（同８頁１７行～１０頁１６行）は認める。「（５－４）相違点について」のうち，１１頁８行の「被請求人は」から１８行の「主張している。」までは認め，その余は争う。「６．むすび」（審決書１１頁３０行～３４行）は争う。
審決は，本件発明及び引用発明の認定を誤り，その結果，本件発明の構成（「クラブシャフトの特性をトルク角によって特定し，クラブヘッドのロフト角が小さいものから大きいものに向かうにしたがって，クラブシャフトのトルク角が大きいものから小さいものに順に変化させた」構成）が，引用例に実質的に開示されていると誤って認定し（取消事由１），本件発明が奏する顕著な作用効果を看過した（取消事由２）ものであり，これらの誤りがそれぞれ結論に影響を与えることは明らかであるから，違法なものとして取り消されるべきである。１　取消事由１（本件発明及び引用発明の認定の誤り）(1)　スチールシャフトと合成素材のシャフトについてゴルフクラブのシャフトには，木製に始まり，スチール製，石油石炭を原料とする人工合成素材(炭素繊維，エポキシ樹脂など)へと順に変遷した歴史がある。合成素材のシャフトが実用化され，市場に出回り始めた時期は，引用例が発行され，かつ原告が本件発明について出願をした昭和６１年ころである。スチール製のシャフトは，鉄のパイプを延伸しつつ，グリップ部の太い直径から多段階に絞りをいれて，クラブヘッド部の細い直径まで絞り込んで製作されるものであるから，グリップ側からヘッド側に向けて多くの段差により縮径する形状的な特徴を生じる。
引用発明は，引用例の図面の記載からみて，このようなスチールシャフトを対象とするものである。


引用発明がスチールシャフトを対象とするものであることは，引用例に「ねじりこわさ」を与える式として記載されている（甲第１号証２欄。甲第６号証３頁左上欄２行～８行参照。），
ねじれこわさ＝ＬＴ／θ＝ＪＣ
（Ｌはシャフトの長さ，Ｔはシャフトにかかるねじれ荷重，θはシャフトのたわみ角，Ｊはシャフトの平均２次面積モーメント，Ｃは素材のねじれ係数。）からも，明らかである。ここでは，Ｃは，シャフト全体の材料についての定数とされており，このようなことは，均質材料であるスチールシャフトを前提としてのみ成立するものである。引用発明がスチールシャフトを対象とするものであることは，引用例に，モーメント力の算出式Ｊとして示されている式（甲第６号証３頁左上欄１１行～右上欄３行参照）によっても，明らかである。この式は，段部の内外の直径とシャフトの長さを変数とする式であるから，材料の強度，巻き方，巻き数がシャフトの特性を決めるカーボンシャフトには全く当てはまらないからである。
これに対し，本件発明は，カーボンシャフトを主流とする人工合成素材を複合的に使ったシャフトを前提とするものである。このようなシャフト軸では，芯となる芯材繊維とシャフト軸に直交又は斜め方向に数層に巻かれ織られた繊維及びこれらを被覆する樹脂で作製されているから，これらの素材を工夫して，シャフトの引張強度，曲げ強度，トルク角などを容易に調整することにより，スチールシャフトでは実現できない特性を付与することが可能である。以上のように，引用例にはスチールシャフトを前提とする発明の記載はあっても，スチールシャフトとは技術思想が異なるカーボンシャフトについての発明は何ら記載されていない。したがって，カーボンシャフトを前提とする本件発明は，引用発明によって新規性が否定されるものではない。
(2)　ねじりこわさとトルク角について
引用例においては，「ねじりこわさ」をいっているだけで「トルク角」の表示はないから，ねじりこわさを問題にしているのであって，トルク角を問題にしているものではない。
引用例の図４（甲第６号証７頁左上欄の図参照。）には，確かに，従来例を示す線Ａ（以下，この従来例を「従来例Ａ」という。）及び線Ｂ（以下，この従来例を「従来例Ｂ」という。）により，シャフトの長さが短くなると，ねじりこわさの数値が大きくなるという，ゴルフクラブの特性が図示されている。しかし，従来例Ｂでは，同一の仕様のスチールシャフトをただ切断しただけでロフト角を異なるものとしたそれぞれのクラブに合わせて，クラブの長さを異ならせたものであるから，シャフトを切断したことにより，必然的にトルク角が減少しただけのことである。また，従来例Ａでは，引用例記載のＴＡＢＬＥⅡＡ（４欄。甲第６号証５頁左上欄の第２表参照。）によれば，シャフトの長さによって壁厚が異なるものであり，その理由は，ＴＡＢＬＥⅢ（５欄。甲第６号証５頁右下欄の第５表参照。）に示されたように，シャフトの長さが変化してもその重さが一定（４．２５オンス）となるようにするためである。その結果，従来例Ａのゴルフクラブセットは，トルク角のばらつきが更に大きくなってしまう，という失敗例として記載されたものである，ということができる。
これに対し，本件発明は，異なるトルク角を持つ複数の仕様のシャフトの中から，ロフト角が異なるクラブの使用目的に合ったものを，個々に採用してゴルフクラブセットを構成するものであって，クラブの飛距離調整手段としてシャフトのトルク角を利用する有効性に着目し，ロフト角が大きくなるとトルク角が小さくなるようにシャフトを選択することに特徴がある。このような，クラブヘッドのロフト角毎にトルク角を調整するというゴルフクラブの設計理論は，引用例には開示も示唆もない。
パーゴルフ特別編集「ゴルフクラブチューンアップカタログ」（学習研究社１９９４年１２月１５日発行）（甲第９号証）には，グラファロイ社の製造ラインで，品質管理と最新技術の利用・保全のすべての活動を統括するロビン・アーサー部長が語ったところとして，「硬さとトルクの範囲の相互作用についての話が今までなかったのです。スチールシャフトでは無視できる範囲であったため話題になりませんでした。」（１４１頁）との記載が，また，「９５年版ゴルフ用品総合カタログ」（株式会社ユニバーサルゴルフ社平成７年３月１日発行）に掲載された川田泰三著「データ重視か？感性か？」（甲第1５号証）には，「カーボンシャフトが出てから計られるようになったのが，トルク。シャフトのねじれやすさを表す数字だ。スチールシャフトもねじれは皆無ではなかったが，ねじれ度合いが少なく，しかもどのシャフトでも大した差がなかったため問題にされていなかった。」（３８頁左欄１９行～２４行）との記載があり，これらの記載によれば，スチールシャフトでは，トルク角は無視できる範囲であったため，トルク角の効用は問題にされることがなかったことが，当時の業界において周知の事実であることが分かる。スチールシャフトを前提とする引用発明において，トルク角の認識がなかったことは，この周知事実によっても，明らかである。
引用例に記載された従来例Ａ及び従来例Ｂにおいては，クラブヘッドのロフト角が小さいものから大きいものに向かうにしたがって，角度θは大きいものから小さいものに変化しているのは事実である。しかし，これは，偶然の一致であって，それ自体，何らの技術的思想も有していないのである。引用発明は，飛距離の異なるクラブセットを製作するために，クラブ長さの調整から成る２次元の変数を用いる従来の技術思想を用いることを前提とした，シャフトの特性及び仕様だけを問題としたシャフト自体の発明である。これに対し，本件発明は，ヘッドのロフト角とシャフトのトルク角のそれぞれを，クラブ長さとともに３次元の独立変数として活用できる，ゴルフクラブ全体の設計方法に関する発明である。したがって，本件発明と引用発明とは，互いに比較や対比の余地のない異なる技術思想に基づくものである。
２　取消事由２（顕著な作用効果の看過）
従来のゴルフクラブの設計思想は，クラブヘッドのロフト角とクラブ長さとを調整することにより，飛距離の異なるクラブセットを製作する，というものである。これに対し，本件発明は，ゴルフクラブの飛距離調整手段として，従来からのロフト角とクラブ長さの調整に加え，第３の独立の変数であるトルク角を用いることで，クラブの要求特性をより自由に付与できるという設計手段を提供するもので，クラブの設計に格段の自由度を与えて，初心者から上級者までのスイング特性に合わせたゴルフクラブセットの製造を可能にしたものであり，プレーヤーが短い飛距離を実現したいときに用いるロフト角が大きいクラブに，飛距離の削減と同時に，打球方向の安定性を増大させるという一石二鳥の効果を奏するものである。さらに，トルク角の特性が大幅に異なるシャフトを採用することにより，シャフト長さの調整幅を従来のクラブの半分以下として，プレーヤーのクラブ毎の打撃姿勢の調整を少なくすることできるので，プレーヤーのスイングの安定性を高めるという効果も奏することができる。


原告は，本件発明を応用して，ゴルフクラブセットを構成する各クラブの長さが同じアイアンセットを発売している。ここでは，「クラブヘッドのロフト角が小さいものから大きいものに向かうにしたがって，クラブシャフトのトルク角が大きいものから小さいものに順に変化させた」ものを採用している。引用例において，従来例を示す「線Ａ」，「線Ｂ」の原理を用いれば，シャフト長さを一定にすれば，クラブセットを構成する各クラブのトルク角はすべて一定となってしまうから，本件発明の構成要件である「クラブシャフトの特性をトルク角によって特定し，クラブヘッドのロフト角が小さいものから大きいものに向かうにしたがって，クラブシャフトのトルク角が大きいものから小さいものに順に変化させたこと」を構成することはできない。したがって，引用例が開示する設計思想は，本件発明の３次元の設計自由度を持つ革新的な設計理論とは異なるものであって，引用発明に本件発明の作用効果を期待することはできない。
引用例には，スチールの厚みを変えてトルク角を調整した事例が紹介されているものの，ＴＡＢＬＥⅢ（５欄。甲第６号証５頁右下欄の第５表参照。）に示されたものは，シャフトの重さがすべて４．２５オンスであり，長さが３９インチのものでも，３４インチのものでも同じ重さとするために，厚みを調節したものにすぎない。引用例には，「ボールに当たる前のある瞬間には，ヘッドの運動量は，反対の方向にシャフトをねじりつつ，ヘッドをシャフトの前方に運ぶ。このシャフトのねじれはその後ヘッドがボール又は地面に当たることで反転し最大となる。組になったシャフトの均り合いをとるときに，このシャフトのねじれを考慮に入れないと，セットのシャフト毎に生ずるたわみの度合いに大きなバラツキが生ずることになろう。」（甲第１号証１欄。甲第６号証２頁左下欄７行～１５行参照。）と記載されているから，ゴルフクラブセットの各クラブのトルクの変化は，バラツキをなくすための調整であり，すべて同一とすることが好ましいという認識の下での微調整の領域のことである。これに対し，本件発明では，トルク角を最大限有効に生かすものであり，大幅なトルク角の変化が望ましいものであるから，引用発明とは逆の発想である。したがって，本件発明の顕著な効果を引用発明に期待することはできない。
第４　被告の反論の要点
審決の認定判断は正当であり，審決を取り消すべき理由はない。１　取消事由１（本件発明及び引用発明の認定の誤り）について(1)　スチールシャフトと合成素材のシャフトについて引用例には，引用発明の対象をスチールシャフトと限定する記載はなく，引用発明は，スチールシャフトとカーボンシャフトとを共に対象としていると考えられる。
本件明細書には，「Ｚ線で示す上級者のようにロングクラブでも正確さが要求される際には，たとえばスチールのようにトルク角が３～４°程度のシャフトを使用し，ロフト角が５５°のショートクラブには，多層ハイカーボン質のようにトルク角が１．７～１．５°程度の小さいシャフトを使用し」（甲第１０号証１４頁２～６行）と記載されている。これは，本件発明はスチールシャフトを使用する場合をも想定していることを意味するから，本件発明が合成素材のシャフトのみを前提とするものであるとの原告主張は失当である。仮に引用発明がスチールシャフトを前提としているとしても，そのことは，本件発明が引用発明と同一であることを何ら妨げるものではない。
(2)　ねじりこわさとトルク角について
１組のゴルフクラブにおいて，シャフトが短くなる方向で変化する場合には，ヘッドのロフト角が大きくなる方向で変化することを必然的に伴うことは，「日本ゴルフクラブ史」（斉藤今朝雄著，廣済堂出版平成９年１１月１日発行）（乙第１号証），「クラブ修理の秘訣」（ラルフ・モルトビー著，日刊スポーツ出版社昭和５５年１月１０日発行）（乙第２号証），「７８年版ゴルフ用品総合カタログ」（ユニバーサルゴルフ社昭和５３年２月２５日発行）（乙第３号証），「７９年版ゴルフ用品総合カタログ」（ユニバーサルゴルフ社昭和５４年２月２０日発行）（乙第４号証）の記載からみて，ゴルフクラブの製造業者にとって周知の事項であり，一般ゴルフ愛好家にとっても常識であることが，明らかである。引用例に，クラブシャフトの特性をねじりこわさによって特定する線Ａ及び線Ｂからなるクラブシャフトが，従来例として記載されていることは明らかである。「材料力学」（川田雄一著，裳華房昭和５９年４月１０日発行）（甲第２号証）には，長さｌ，半径ｒの真直丸棒の左端が固定され，右端に偶力Ｔを受けてねじられる場合，右端のねじられた角をψとすると，ψ＝Ｔｌ／ＧＩｐの関係が成立することが材料力学の技術分野では周知であることが記載されており，この式から導かれる，ＧＩｐ＝Ｔｌ／ψ（式１）のねじりこわさ（ＧＩｐ）と，引用例に開示された，ねじりこわさ＝ＬＴ／θ（式２）（ここで，Ｌはシャフトの長さ，Ｔはシャフトにかけられるねじり荷重，θはシャフトの角度偏向）におけるねじりこわさとは，同一のものと認められる。
そこで，引用例に開示された線Ａ，線Ｂからなるクラブシャフトで，上記式２を変形した，Ｔ＝θ・ねじりこわさ／Ｌ＝一定（式３）を適用すると，シャフトにかけられるねじり荷重Ｔを一定とした場合，シャフトの長さＬが短くなるにつれ，ねじりこわさが大きくなるという引用例の図４が図示する関係では，ねじりこわさ／Ｌの値が大きくなるから，角度θは反対に小さいものに変化する。したがって，上記一般ゴルフ愛好家の常識を勘案すれば，引用例には，１セットのゴルフクラブにおいて，「シャフトが短くなるほど，すなわち，クラブヘッドのロフト角が小さいものから大きいものに向かうにしたがって，角度θ，すなわち，トルク角が小さくなる」クラブセットが，従来例Ａ，従来例Ｂとして開示されているということができる。


引用例の図４に示された線Ａは，ＴＡＢＬＥⅡＡ（４欄。甲第６号証５頁左上欄の第２表参照。）に示されているように，３９インチから３４インチまでの長さの６本のシャフトにおいて壁厚が異なるものであるから，これを同一仕様のシャフトをただ切断しただけのものに関するものとすることはできない。従来例Ａのゴルフクラブセットは，各ロフト角に応じた仕様の異なる６本のシャフトを準備し，これを所定の長さに切断したものである。引用例の図４に示された線Ｂは，ＴＡＢＬＥⅡＡに示された３７インチのシャフトの壁厚の値で一定に維持されたものであるから（甲第１号証４欄。甲第６号証４頁右上欄１行～８行参照。），従来例Ｂのゴルフクラブセットは，確かに同一仕様のシャフトを切断したものである。しかし，これは「ねじれこわさ」のばらつきを小さくする，すなわち，線Ａと比べて線Ｂの傾きを小さくすることを目的としたものである。したがって，引用例には，従来例Ａ，従来例Ｂにより，シャフトの外径と厚みにより「トルク角」を調整することが明確に示されている。
原告は，「ゴルフクラブチューンアップカタログ」（パーゴルフ特別編集，１９９４年１２月１５日発行）（甲第９号証）を提出して，スチールシャフトでは，トルク角は無視できる範囲であったため，トルク角の効用は話にならなかったことが，当時の業界の周知事実であった，と主張する。しかし，甲第９号証は，１９９４年１２月１５日の発行であり，引用発明が優先権主張の基礎となる第１国である英国に出願された１９８０年当時や，米国に出願された１９８１年当時の周知事実を証明するものではない。原告は，本件発明は「異なるトルク角を持つ複数の仕様のシャフトを用い」たことを特徴とする，と主張する。
しかし，本件発明の構成（特許請求の範囲の記載）からは，同一仕様のシャフトから長さを番手毎に設定して切り出したシャフトでクラブセットを構成するのか，複数の仕様のシャフトを用いてクラブセットを構成するのか，明らかでない。原告の主張は明細書の記載に基づかないものであるというべきである。
２　取消事由２（顕著な作用効果の看過）について
原告の主張は争う。審決には，本件発明の顕著な作用効果の看過はない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（本件発明及び引用発明の認定の誤り）について(1)　スチールシャフトと合成素材のシャフトについて原告は，引用発明は，スチールシャフトを前提とするものであるのに対し，本件発明は，合成素材のシャフトを前提とするものであるから，この点において，両発明は異なる，と主張する。
しかしながら，本件発明を特定する特許請求の範囲の記載は第２の３のとおりであり，そこでは，ゴルフクラブセットのクラブシャフトの材料については，何らの限定も加えられていない。このように，特許請求の範囲にシャフトの材料について限定を加える記載がない以上，本件発明がスチールシャフトを排除するものであるとする根拠はないというべきである。
念のために本件明細書の他の部分をみても，本件発明がスチールシャフトを排除するものであることを示す記載は見出すことができない（甲第１０号証）。むしろ，本件明細書には「本発明におけるシャフトのトルク特性は，クラブのグリップ側の先端から３５ｍｍの個所を固定し，シャフトの細い側の先端から３５ｍｍの個所に１．４ｋｇ・ｃｍのトルク荷重を加えたとき，シャフトの捩れが進み，それが静止した時の捩り角を以てトルク角として表わしたものを使用する。以下の第１表に，上記測定法によって得た１０７ｃｍの長さのシャフトのトルク角を各材質毎に示す。」（甲第１０号証１２頁６行～１２行）と記載され，第１表には，シャフトの材質が「スチール」では，トルク角が「３～５°」（同１２頁）であるものと記載されていて，少なくとも自然に読む限り，本件発明にはシャフトの材質がスチールであるものも含まれることを意味するものとなっている。そうすると，仮に，引用発明がスチールシャフトを前提とする発明であるとしても，本件発明と引用発明とは，スチールシャフトについて，共通の発明であると認められる。原告の上記主張は，特許請求の範囲の記載に基づかない主張であり，採用することができない。
(2)　ねじりこわさとトルク角について
原告は，引用例（甲第１号証）について，①「ねじりこわさ」を問題としているものであって，「トルク角」を問題としているものではない，②クラブヘッドのロフト角毎にトルク角を調整するというゴルフクラブの設計理論については開示がない，と主張する。
審決の，「甲第１号証記載の「角度θ」は本件発明でいう「トルク角」に相当する」との認定（審決書１０頁５行）については，当事者間に争いがなく，引用例の第４図の線Ａには，ゴルフクラブセットを構成する各ゴルフクラブシャフトの長さが長いものから短いものに向かうにしたがって，ねじりこわさが小さいものから大きいものに順に変化したゴルフクラブの特性が示されていることについても，当事者間に争いがない。
甲第２号証によれば，「材料力学」（川田雄一著，裳華房昭和５９年４月１０日発行）には，「ＧＩｐは，単位長さの棒に単位ねじり角を与えるためのねじりモーメントでねじりこわさ（torsionalrigidity）という。・・・軸の全長のねじり角ψは　ψ＝θｌ＝Ｔｌ／ＧＩｐ・・・から・・・材料の軸のねじり角を求めることができる。」（８２頁２０行～末行）と記載されていることが認められる。上記認定の記載によれば，ＧＩｐ＝Ｔｌ／ψ　の式が成立し，ここで，ねじり角ψ，軸の長さｌ，軸に加わるねじりモーメントＴは，引用例（甲第１号証）記載のシャフトの偏向角度θ，シャフトの長さＬ，シャフトにかけられるねじり荷重Ｔ，にそれぞれ相当し，上記成立した式は，引用例記載の，「ねじりこわさ＝ＬＴ／θ＝ＪＣ」の式（甲第１号証２欄１行）と同じものであるから，引用例に記載された「ねじりこわさ」は，材料力学上のねじりこわさであると認められる。そうすると，前記のとおり，引用例の第４図に開示された従来例Ａのゴルフクラブセットでは，シャフトの長さＬが短くなるにつれてねじりこわさが増加するという特性が開示されているから，ねじりモーメントＴを一定としてこの特性をみれば，ねじり角θは，Ｌが短くなれば，小さくなる方向に変化することは，必然の結果であると認められる。


そして，乙第１ないし第４号証によれば，斉藤今朝雄著，廣済堂出版平成９年１１月１日発行の「日本ゴルフクラブ史」（乙第１号証）の２１頁ないし２３頁によれば，１８００年代のクラブメーカーであるトム・モリス作成のアイアンクラブが写真で紹介され，同写真中の１組のアイアンクラブにおいては，シャフトが短くなるほどヘッドのロフト角が大きくなっている様子が撮影されていること，ラルフ・モルトビー著，日刊スポーツ出版社昭和５５年１月１０日第１刷発行の「クラブ修理の秘訣」（乙第２号証。同号証は，平成９年８月２５日発行の第８刷であるものの，第１刷から改訂が行われた形跡はない。）の９４頁には，ＴａｂｌｅＡ３－７に，ゴルフクラブにおいて番手が大きくなる（シャフトの長さが短くなる）ほどヘッドのロフト角が大きくなることを示す表が掲載されていること，ユニバーサルゴルフ社昭和５３年２月２５日発行の「７８年版ゴルフ用品総合カタログ」（乙第３号証）の１２５頁及び同社昭和５４年２月２０日発行の「７９年版ゴルフ用品総合カタログ」（乙第４号証）の１４２頁にも，同様の表が掲載されていることが認められ，これらの文献の記載によれば，ゴルフクラブセットを構成するゴルフクラブについて，クラブヘッドのロフト角が小さいものから大きいものに向かうにしたがって，クラブシャフトの長さが短くなることは当業者の技術常識であるということができる。
この技術常識を踏まえてみるならば，引用例（甲第１号証）には，ゴルフクラブセットにおいて，クラブヘッドのロフト角が小さいものから大きいものに向かうにしたがって，クラブシャフトのトルク角が大きいものから小さいものに順に変化させたゴルフクラブセットが実質的に開示されているというべきである。引用発明がトルク角を直接問題としているものではないとしても，引用例が開示する特性のゴルフクラブセットは，本件発明のゴルフクラブセットと実質的に同じものであることに変わりはないというべきである。両者で異なるのは，同一の事項をどのように表現するかの点においてのみである，というべきである。原告は，引用例中の従来例Ａが，トルク角のばらつきが更に大きくなってしまうという失敗例であると主張する。しかしながら，引用例中の従来例Ａは，シャフトの長さが短くなるにつれてねじりこわさが増加するという特性を開示するものであることは前記のとおりであるから，これが失敗例であるか否かは，従来例Ａが上記新規性の判断の比較対象となる先行技術としての意味を有することに影響を及ぼすものではないというべきである。原告の主張は採用することができない。原告は，パーゴルフ特別編集「ゴルフクラブチューンアップカタログ」（学習研究社１９９４年１２月１５日発行。甲第９号証）中の記載，「９５年版ゴルフ用品総合カタログ」（株式会社ユニバーサルゴルフ社平成７年３月１日発行）に掲載された川田泰三著「データ重視か？感性か？」（甲第１５号証）中の記載を引用して，スチールシャフトでは，トルク角は無視できる範囲であったため，トルク角の効用は問題にされることはなかったことが，当時の業界では周知であり，この事実によっても，スチールシャフトを前提とする引用発明においてトルク角の認識がなかったことは明らかである，と主張する。
しかし，前記のとおり，引用例に，従来例Ａにより，クラブヘッドのロフト角が小さいものから大きいものに向かうにしたがって，クラブシャフトのトルク角が大きいものから小さいものに順に変化させたゴルフクラブセットが実質的に開示されていると認められる以上，当業者には，トルク角という概念そのものについてはともかく，トルク角によって示される事柄について認識がなかったと認めることはできない。上記引用例の開示内容に照らすと，原告の引用する上記記載から，うかがうことのできるのは，ねじれに種々変化を生じさせることの可能なカーボンシャフトの出現により，それまでは積極的に変化を生じさせることが困難であったため，余り関心の向けられなかったねじれやすさ（すなわちトルク角）への関心が高まり，これを積極的に活用しようとの認識が生まれてきた，ということであり，引用発明においてトルク角によって示される事柄についての認識そのものがなかったとすることはできない，というべきである。
原告の主張は，トルク角という概念についての認識と，トルク角によって示される事柄についての認識とを混同するものであり，採用できない。原告は，引用例記載の従来例Ａ及び従来例Ｂには，クラブヘッドのロフト角が小さいものから大きいものに向かうにしたがって，角度θは大きいものから小さいものに変化するという事実がみられるとしても，偶然の一致であって，それ自体は何ら技術的思想を有するものではないと主張する。しかしながら，引用例には，クラブシャフトの長さが長いものから短いものに向かうにしたがって，ねじりこわさが小さいものから大きいものに順に変化させたゴルフクラブセットが開示されていることに当事者間に争いはなく，この事実から，前記のとおり，そこに示されているゴルフセットには，ねじり角，すなわち，トルク角が大きいものから小さいものに順に変化するという特性があることは当業者には自明であるということができるから，角度θが大きいものから小さいものに変化するという事実について，これが偶然の一致であるとする根拠は何もないというべきである。原告の主張は採用することができない。
原告は，引用発明は，飛距離の異なるクラブセットを製作するために，クラブ長さの調整からなる２次元の変数を用いる従来の技術思想を用いることを前提とした，シャフトの特性及び仕様だけを問題としたシャフト自体の発明であるのに対し，本件発明はヘッドのロフト角とシャフトのトルク角のそれぞれを３次元の独立変数として活用できるゴルフクラブ全体の設計方法に関する発明であるから，本件発明と引用発明とは，比較や対比の余地のない異なる技術思想であると主張する。
しかしながら，引用発明は，ゴルフクラブセットにおいて，クラブヘッドのロフト角が小さいものから大きいものに向かうにしたがって，クラブシャフトのトルク角が大きいものから小さいものに順に変化させたゴルフクラブセットを実質的に開示していると解すべきであること，シャフトの長さが短くなるにしたがって，ヘッドのロフト角が大きくなることは当業者の技術常識であることは前記のとおりであるから，引用発明も，上記３つの変数を用いてゴルフクラブを設計する技術思想は，既に開示されているというべきである。
原告の上記各主張は，全体として，引用発明においては，結果的にトルク角に変化が生じている（同じ材質であるなら，シャフトの長さが長くなるほどたわみやすくなる）ことが示されているにすぎず，本件発明のように，積極的にトルク角を変化させて利用するという技術思想は開示されていない，と主張しているとも理解することができる。しかしながら，本件発明を特定する特許請求の範囲の記載は第２の３のとおりであり，本件発明が，ヘッドのロフト角ないしシャフトの長さの変化により結果的にトルク角に変化を生じる場合を排除するものであることを示す記載を，そこに見いだすことはできない。したがって，仮に引用発明が積極的にトルク角を変化させて利用するものでないとしても，そのことをもって，引用発明が本件発明と異なるものである，ということはできないのである。原告の主張は，採用することができない。
２　取消事由２（顕著な作用効果の看過）について


平成一〇年（ワ）第一五〇八三号　特許権侵害差止等請求事件
平成一一年（ワ）第一七二七九号　同反訴請求事件
判　　　　決
原告（反訴被告）　　　　三鷹光器株式会社
右代表者代表取締役　　　【Ａ】
右訴訟代理人弁護士　　　山本晃夫
同　　　　　　　　　　　尾崎達夫
同　　　　　　　　　　　鎌田　智
同　　　　　　　　　　　伊藤浩一
同　　　　　　　　　　　金子　稔
右補佐人弁理士　　　　　【Ｂ】
被告（反訴原告）　　　　株式会社西村製作所
右代表者代表取締役　　　【Ｃ】
被告　　　　　　　　　　那賀川町
右代表者町長　　　　　　【Ｄ】
右両名訴訟代理人弁護士　酒見康史
同　　　　　　　　　　　矢野計介
右両名補佐人弁理士　　　【Ｅ】
主　　　　文
一　原告（反訴被告。以下、単に「原告」という。）の請求を棄却する。二　原告は、被告（反訴原告）株式会社西村製作所（以下「被告会社」という。）が製造・販売している別紙「物件目録」記載の装置が第二七一三八五八号特許権を侵害している旨を、被告会社の取引先その他の第三者に対し陳述又は流布してはならない。
三　被告会社のその余の請求を棄却する。
四　訴訟費用は、本訴反訴を通じ、被告会社に生じた費用の一〇分の一を被告会社の負担とし、被告会社に生じたその余の費用並びに原告及び被告那賀川町に生じた各費用を原告の負担とする。
五　この判決は、第二項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
第一　請求の趣旨
一　原告の本訴請求
１　被告会社は、別紙「物件目録」記載の装置（以下「被告装置という。」）を製造し、販売してはならない。
２　被告那賀川町（以下「被告町」という。）は、被告装置を使用してはならない。
３　被告会社及び被告町は、原告に対し、各自金五一〇八万二二〇〇円及びこれに対する平成一〇年一月一七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二　被告会社の反訴請求
１　主文第二項と同旨
２　原告は、被告会社に対し、金二〇〇万円及びこれに対する平成一〇年三月二四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二　事案の概要
本訴請求事件は、月の投影器の特許権を有する原告が被告らに対し、被告会社が大型天体望遠鏡の付属装置として製造・販売し、被告町が使用している被告装置が、原告の右特許権に係る発明の技術的範囲に属すると主張して、右特許権に基づき、被告装置の製造・販売ないし使用の差止め及び損害賠償を求めている事案である。
反訴請求事件は、被告会社が原告に対し、原告は被告会社による被告装置の製造・販売が原告の有する右特許権を侵害する旨の虚偽の事実を第三者に陳述又は流布して不正競争防止法二条一項一三号所定の不正競争行為を行ったものであり、将来もこれを行うおそれがあると主張して、右不正競争行為の差止め及び損害賠償を求めている事案である。
一　争いのない事実等
１　原告及び被告会社は、いずれも天体望遠鏡の製造・販売等を業とする株式会社であり、競業関係にある。
２　原告は、次の特許権（以下「本件特許権」という。）を有している。
（一）　特許番号　　　第二七一三八五八号
（二）　発明の名称　　月の投影器
（三）　出願日　　　　平成五年一一月二四日
（四）　公開日　　　　平成七年六月六日
（五）　登録日　　　　平成九年一〇月三一日
３　本件特許権に係る明細書（平成一〇年一二月二八日付け訂正請求による訂正後のもの。以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の記載は、次のとおりである（以下、この発明を「本件発明」という。）。
「観察に十分な光量が得られる口径を有する大型天体望遠鏡の光束の取出口に、該大型天体望遠鏡とは反対側の端部である先端部が取出口よりも大径になっている筒形ハウジングを接続すると共に、該筒形ハウジングの先端部にスクリーンを設置し、取出口から導いた光束を前記スクリーンに拡大して投影可能としたことを特徴とする月の投影器。」
４　本件発明の構成要件を分説すれば、次のとおりである（以下、分説した各構成要件をその符号に従い「構成要件Ａ」のように表記する。）。Ａ　観察に十分な光量が得られる口径を有する大型天体望遠鏡の光束の取出口に、該大型天体望遠鏡とは反対側の端部である先端部が取出口よりも大径になっている
筒形ハウジングを接続すると共に、
Ｂ　該筒形ハウジングの先端部にスクリーンを設置し、Ｃ　取出口から導いた光束を前記スクリーンに拡大して投影可能としたことを特徴
とする
Ｄ　月の投影器


５　本件発明は、月の像をスクリーンに拡大して投影することができるので、複数の人が同時に月の観察を行うことができるという作用効果を有する。６　被告会社は、平成九年七月、被告町が科学体験施設「那賀川町科学センター」において使用する大型天体望遠鏡（以下「本件望遠鏡」という。）の製作設置工事を被告町から請け負い（同月一五日に指名競争入札を実施。）、本件望遠鏡と共にその付属装置として被告装置を製造し、平成一〇年一一月、これを被告町に納入した。
被告町は、同月二七日以降、同施設において、本件望遠鏡と共に被告装置を使用している。（乙第七号証によって認められる。）
７　被告装置の構成は、別紙「物件目録」記載のとおりである（以下、被告装置の各構成を同目録第三項「構造の説明」記載の符号に従い「構成１」のように表記する。）。
８　原告は、被告町に対し、平成一〇年三月二四日到達の内容証明郵便により、被告会社が製作し、被告町が前記施設において使用する予定の被告装置を備えた本件望遠鏡が、原告の本件特許権を侵害するものである旨を告知し、本件望遠鏡の設置の中止等を求めるとともに、右の求めに応じない場合には、本件特許権に基づき差止請求及び損害賠償請求を行う旨を通知した。
二　争点
（本訴請求関係）
１　被告装置が本件発明の技術的範囲に属するかどうか２　被告会社が被告装置の製造・販売について先使用による通常実施権を有するか
どうか（抗弁）
３　原告の被告らに対する差止請求の可否
４　原告の被告らに対する損害賠償請求の可否及びその損害額
（反訴請求関係）
５不正競争防止法二条一項一三号所定の不正競争行為の成否
６　被告会社の原告に対する差止請求の可否
７　被告会社の原告に対する損害賠償請求の可否及びその損害額
三　当事者の主張
１　争点１（被告装置が本件発明の技術的範囲に属するか）について
（原告の主張）
（一）　被告装置は、構成１において構成要件Ａを、構成２において構成要件Ｂを、構成３において構成要件Ｃを、構成４において構成要件Ｄを、それぞれ充足する。そして、被告装置は、大型天体望遠鏡11内に導かれた光束10Ｌが、第一ハウジング15内を通り、シャッター19の位置で月の像10ｍを結び、このシャッター19の開放と同時に接眼レンズ18を通って拡大され、第二ハウジング16の先端部20に配された焦点板13で月の透過像10Ｍを映すものであり、第二ハウジング16の先端部20に設けられたカバー21を取り外すことによって観察方向10Ｓから月の拡大透過像10Ｍを観察することができるので、本件発明と同一の作用効果を有する。したがって、被告装置は、本件発明の技術的範囲に属する。（二）　被告らは、本件発明が公知技術である旨を主張するが、失当である。昭和四〇年七月三一日発行の書籍「天体望遠鏡ガイドブック」、昭和五一年一一月一〇日発行の書籍「天文と気象　別冊・天体望遠鏡のすべて」、昭和六二年九月三〇日発行の株式会社ニコンの二〇センチメートル及び一五センチメートルの屈折赤道儀のカタログ等には、なるべく多くの光量を得て月を拡大させて投影しようとする本件発明の技術思想が何ら開示されていない。また、被告会社が昭和五九年ころに製作して生駒山宇宙科学館で使用した投影器は、実際に天体を観測するものではなく、望遠鏡の仕組みを勉強するために、建物の壁に設置した天体図の像を望遠鏡に設けたスクリーンに映し出すというものにすぎず、本件発明の技術内容であるところの月の光量で月の像を鮮明に映し出す仕組みについては、何ら明らかにされていない。さらに、株式会社五藤光学研究所（以下「五藤光学」という。）が一九六〇年代に製作したという月・太陽撮影装置についても、月を肉眼で観察できる程度に拡大投影可能な光量を確保できる構造になっているものではなく、月を光量の不足なくして拡大して投影しようという本件発明の技術思想を何ら開示するものではない。したがって、本件発明が公知技術であるとはいえない。（三）　被告らは、本件発明の構成要件Ａにおける「筒形ハウジング」は、内部に絞りやシャッターがないものに限られ、この点は、原告が本件特許権に係る特許異議の申立て（平成一〇年異議第七四〇三四号）についての審理（以下「本件特許異議の審理」という。）において提出した特許異議意見書（甲第六号証、乙第一〇号証）の記載からも明らかである旨を主張するが、失当である。原告が右の特許異議意見書で主張していることは、カメラ用の絞りやシャッターを含まないというにすぎず、ハウジング内部にシャッター等を備えればすべて本件発明の技術的範囲外であると主張しているのではない。内部にシャッターや絞りを備えていても、それがカメラ用のものではなく、大光量を確保できる月投影専用のものであれば、本件発明の技術的範囲に含まれるというべきである。被告装置にシャッターが設置されているとしても、スクリーン投影用としてあらかじめ開放した状態で使用できる構造になっており、開放時の開口寸法にしても、月の投影が可能なサイズになっている。したがって、被告装置のシャッターは、カメラ用のシャッターとは全く異なるものであり、被告装置は、構成要件Ａを充足する。
（被告らの主張）
（一）　被告装置は、以下に述べるとおり、本件発明の技術的範囲に属しない。（二）　本件発明は、昭和四〇年七月三一日発行の書籍「天体望遠鏡ガイドブック」（「サン・アンド・ムーンカメラ」に関する記載）、昭和五一年一一月一〇日発行の書籍「天文と気象　別冊・天体望遠鏡のすべて」、昭和六二年九月三〇日発行の株式会社ニコンの二〇センチメートル及び一五センチメートルの屈折赤道儀のカタログ等の各記載、被告会社が昭和五九年ころに製作して生駒山宇宙科学館で使用した投影器（大型天体望遠鏡の機能を紹介するため、その光量を利用して像をスクリーンに投影するようにしたもの）、五藤光学が一九六〇年代に製作した月・太陽撮影装置などにおいて、その構成要件がすべて開示されている。殊に、月の投影装置と月の撮影装置とは、単なる用途の相違にすぎず、五藤光学が製作した右装置は、十分な光量を得られる大型天体望遠鏡に接続して、月の像をスクリーンに拡大して投影し、複数の人が同時に月の観察を行うことが可能なものである。そうすると、本件発明は、公知の技術であり、本来特許を受けることができないものであって、その技術的範囲は、本件明細書に記載された実施例と一致するものに限定して解すべきである。
被告装置は、本件明細書に記載された実施例の構成を備えるものではないから、本件発明の技術的範囲に属しない（あるいは、本件特許権に基づく権利行使は権利濫用に当たる）というべきである。


（三）　月の像の写真を乾板（写真感光板）を用いて撮影すること、その場合、月の像の構図やピント等を合わせるために、乾板を感光させる部分に半透明の板（スクリーン又はピントグラスなどと呼ばれるもの）を設置し、その板に像を投影させてファインダーの機能（ガイド機能）を果たさせること、右の半透明の板に月の像を投影する際には、シャッターを開放にし、写真撮影する際には、シャッターを一定時間絞って、乾板に月の像を感光させることは、平成五年一一月二四日当時、既に公知の技術であった。そうすると、本件発明の構成要件Ａにおける「筒形ハウジング」は、内部に絞りやシャッターがないものに限られ、内部に絞りやシャッターを備えたものは、本件発明の技術的範囲に含まれないというべきである。この点は、原告が本件特許異議の審理において提出した特許異議意見書（甲第六号証、乙第一〇号証）の記載からも明らかである。
被告装置は、乾板写真撮影装置であり、鏡筒内部に写真撮影用のシャッター及び絞りを備えているから、構成要件Ａを充足しない。
２　争点２（被告会社が先使用による通常実施権を有するか）について
（被告らの主張）
仮に被告装置が本件発明の技術的範囲に属するとしても、被告会社は、本件特許権の出願の日である平成五年一一月二四日以前から、被告装置を製造・販売しており、被告装置の製造・販売について、先使用による通常実施権を有する。
（原告の主張）
被告会社が平成五年一一月二四日以前に被告装置を製造・販売した事実を認めることはできず、先使用による通常実施権を有するとはいえない。
３　争点３（原告の差止請求の可否）について
（原告の主張）
原告は、被告らに対し、被告装置を備えた本件望遠鏡の製作設置及び使用を中止するよう求めたが、被告らは、これに応じない。したがって、原告は、本件特許権に基づき、被告会社に対し、被告装置の製造・販売の差止めを、被告町に対し、被告装置の使用の差止めを、それぞれ求める。
４　争点４（原告の損害賠償請求の可否及びその損害額）について
（原告の主張）
本件望遠鏡の製作設置工事の仕様書の内容に適う装置を製造すると、実際上、本件発明を実施するほかはなく、平成九年七月当時、本件望遠鏡の製作設置工事を請け負うことができたのは、原告だけであった。しかるに、被告らは、原告から再三その旨の説明ないし警告を受け、本件特許権侵害となる可能性が高いことを知っていたにもかかわらず、同月一五日、指名競争入札により、本件望遠鏡の製作設置工事請負契約を締結し、被告装置を備えた本件望遠鏡を製作・設置したものである。これらの行為がなければ、原告は、本件望遠鏡の製作設置工事を入札価格一億四四三〇万円で請け負うことができたはずであり、被告らの右行為によって、得べかりし利益を失った。被告らの右行為は、原告に対する共同不法行為（民法七一九条）に該当するものであり、原告は、被告らに対し、五一〇八万二二〇〇円（入札価格一億四四三〇万円×平成九年度における原告の平均粗利益率三五・四パーセント）の賠償を求める。
５争点５（不正競争行為の成否）について
（被告会社の主張）
原告は、被告町に対し、平成一〇年三月二四日到達の書面により、本件望遠鏡が本件特許権を侵害するものである旨を告知し、その設置の中止等を求めたが、右書面には、本件望遠鏡が本件特許権を侵害するものでないにもかかわらず、本件特許権があたかも本件望遠鏡本体を撤去できる根拠となるような虚偽の内容が記載されており、原告の右行為は、不正競争防止法二条一項一三号所定の不正競争行為に該当する。
（原告の主張）
原告の行為は、正当な権利に基づくもので、何ら非難されることはない。
６　争点６（被告会社の差止請求の可否）について
（被告会社の主張）
原告は、将来においても、前記５のような不正競争行為を行い、被告会社の信用を害するおそれがある。したがって、被告会社は、不正競争防止法三条一項に基づき、原告に対し、本件装置が本件特許権を侵害している旨を被告会社の取引先その他の第三者に対し陳述又は流布することの差止めを求める。
（原告の主張）
原告が具体的にどのような被告会社の信用を害する行為を行うおそれがあるのかについては、全く明らかにされておらず、被告会社の請求は失当である。７　争点７（被告会社の損害賠償請求の可否及びその損害額）について
（被告会社の主張）
原告は、故意又は過失によって、前記不正競争行為を行ったものであり、被告会社は、原告の右不正競争行為によって、その信用を著しく毀損され、無形損害として二〇〇万円を下らない損害を被った。したがって、被告会社は、不正競争防止法四条に基づき、原告に対し、同額の賠償を請求する。
（原告の主張）
被告町は、被告会社の行為を正当なものと主張しており、被告会社の主張を前提としても、被告町との関係において被告会社の信用が失墜したことにはならず、被告会社は、損害賠償を請求し得るものではない。
第三　当裁判所の判断
一　争点１（被告装置が本件発明の技術的範囲に属するか）について１　甲第一号証、第六号証ないし第八号証、乙第一号証、第一〇号証、第二一号証、第二三号証の一ないし一〇、第二四号証の一ないし四、第二五号証及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。


（一）本件特許権は、平成九年一〇月三一日に設定の登録がされたが、その設定登録当時における明細書の特許請求の範囲には、「望遠鏡の光束の取出口に、望遠鏡とは反対側の端部である先端部が取出口よりも大径になっている筒形ハウジングを接続すると共に、該筒形ハウジングの先端部にスクリーンを設置し、取出口から導いた光束を前記スクリーンに拡大して投影可能としたことを特徴とする月の投影器。」と記載されていた。被告会社は、平成一〇年八月一九日、本件発明について、昭和四〇年七月三一日発行の書籍「天体望遠鏡ガイドブック」等に記載された発明と本件発明とが実質的に同一であることを理由として、特許異議の申立て（平成一〇年異議第七四〇三四号）をした。特許庁は、同年一一月六日、原告に対し、右「天体望遠鏡ガイドブック」等を引例とし、これらに記載された発明と本件発明とが実質的に同一であるとして、取消理由通知を発送した。これに対し、原告は、同年一二月二八日、特許庁に対し、明細書の特許請求の範囲を本件明細書のとおり訂正する旨の訂正請求をするとともに、特許異議意見書を提出した。特許庁は、これを受けて、平成一一年一月二五日付けで、右訂正を認めるとともに、第二七一三八五八号特許を維持する旨の決定をし、その後、右決定は確定した。右特許異議意見書には、「乙第一号証」として、平成八年七月一日発行の書籍「九七年版望遠鏡・双眼鏡カタログ」のうち「全国公開天文台ガイド」と題された部分（「ここ十数年、大型望遠鏡を装備した施設が続々と誕生している。今年に入っても、五〇cm以上を備えた施設が熊本、徳島、茨城に開設、あるいは予定されている。」などと記載されているもの）が添付された上、特許庁が引例として挙げた右「天体望遠鏡ガイドブック」に記載された各装置に対する意見として、左記のような記載がされている（なお、右「天体望遠鏡ガイドブック」一六四頁の図51に示されたカメラを「装置①」、同二一一頁の図65Ａ、Ｂ及びＣに示された各カメラをそれぞれ「装置②」、「装置③」及び「装置④」と表記している。）。記（１）　装置①には、大型望遠鏡に使用することにより、月の投影器が成立する旨の知見が開示されておりません。これに対し、本件特許発明は、‥‥大型天体望遠鏡に限定して使用されるものであり、大型天体望遠鏡に使用されてはじめて本件特許発明の作用効果を奏することができます。すなわち、大型天体望遠鏡でないと、月の観察に十分な光量が得られないからであります。複数の人が肉眼で同時に観察することができる明るい像をスクリーン上に得るには、大型天体望遠鏡でなければならず、大型天体望遠鏡でないと像が暗くて複数の人が同時に観察できません。望遠鏡の場合、大型であるかどうかは「口径」により決まりますので、本件特許発明における「大型天体望遠鏡」は、「観察に十分な光量が得られる口径を有する」ことを要件にしています。本件特許発明の実施例では、口径一ｍを例にしましたが、観察に十分な光量が得られる口径であれば、本件特許発明は成立します。具体的には、‥‥大型望遠鏡とは、「台数の少ない」ものであり、乙第一号証に挙げられているような大型天体望遠鏡が、本件特許発明の大型望遠鏡に相当いたします。
このように、大型天体望遠鏡に使用することで、複数の人が同時に観察可能な光量が得られ、月の投影器が成立するという知見を得たことが、本件特許発明の本質であり、従来暗くてピント合わせにしか利用していなかった像が、大型天体望遠鏡であれば十分な光量を得られるため、拡大しても観察できる明るさになるということが本件特許発明の最大の特徴です。正に、大型天体望遠鏡ゆえの短所（台数が少なくて多くの人が観察できない）を克服するために、大型天体望遠鏡ゆえの長所（大光量）を利用した発明であり、新規性を十分に兼ね備えたものと確信しております。
このような本件特許発明に対して、装置①は、その一六四頁第九～一三行に、「カメラといっても筒の一方にピント・グラスと黄色のフィルター、他方にフォーカル・プレーン・シャッターと映像拡大装置（ふつうはケルナー接眼鏡）がついているものです」と記載されているように、あくまでも「カメラ」であり、筒の内部には「絞り」や「シャッター」があります。例えば、‥‥一六四頁第一九～二〇行に「絞り、フィルターおよびシャッター速度を加減します」と記載されています。このように、装置①に記載されているハウジングは、あくまでも「カメラ」のボディであり、内部には光量を制限する「絞り」や、光を遮る「シャッター」が存在します。これでは、なるべく多くの光量を得て、それを拡大させて投影しようとする本件特許発明の筒形ハウジングとは技術思想を異にしており、装置①に本件特許発明の筒形ハウジングが開示されているとは言えません。つまり、本件特許発明と装置①とは、用途の違いでなく、構成が相違しております。結局、装置①は、従来公知の乾板式のカメラを望遠鏡に使用した例を示しているに過ぎず、本件特許発明と構成が同一であるとは言えません。
（２）　装置②～④は、いずれも小型の望遠鏡に使用されるものであり、本件特許発明のように大型天体望遠鏡に使用されるものではありません。また、装置②もカメラであるため、内部に「絞り」や「シャッター」が存在しており、‥‥本件特許発明の筒形ハウジングとは技術思想が異なります。（３）　装置③は、拡大するためのレンズは備えているものの、スクリーンを備えておりません。また、この装置③も内部に「絞り」や「シャッター」を備えており、本件特許発明の筒形ハウジングとは技術思想が異なります。（４）　装置④は、装置③をカメラと望遠鏡に分離して示したもので、装置④を示す図65Ｃから、装置④に示されているものが「カメラ」であることが明確化されています。


（二）　五藤光学は、一九六〇年代に、天体望遠鏡の光束取出口（接眼部）に装着して使用する「月・太陽撮影装置」を製作した。右装置は、天体望遠鏡から導かれた月や太陽の像を装置内の拡大レンズによって拡大し、乾板（写真感光板）を用いて撮影するものであり、その構成は、別紙「図２」記載のとおりである。右装置は、望遠鏡とは反対側の端部が光束取出口よりも大きい径となっている筒体を備え、筒体の望遠鏡側の端部にはアイリス式シャッターを、望遠鏡とは反対側の端部には乾板ホルダーと半透明のピントグラスを備えており、写真の構図やピントを調整する際には、シャッターを開放して、被写体である月や太陽の像をピントグラスに拡大して投影し、写真を撮影する際には、シャッターを絞って、月や太陽の像を乾板ホルダーに設置した乾板に感光させるというものである。右装置を天体観測用のドームに据え付けられた口径四〇センチメートルの反射望遠鏡に装着すると、ピントグラスに月の像を拡大して投影することができ、複数の者が同時に月の観察をすることが可能である。
２　右認定の事実関係によれば、五藤光学の製作に係る「月・太陽撮影装置」のような装置、すなわち、天体望遠鏡の光束取出口に装着して使用し、望遠鏡から導かれた月の像を装置内の拡大レンズによって拡大し、乾板を用いて撮影するカメラであり、望遠鏡とは反対側の端部が光束取出口よりも大きい径となっている筒体を備え、筒体の望遠鏡側の端部にはアイリス式シャッターを、望遠鏡とは反対側の端部には乾板ホルダーと半透明のピントグラスをそれぞれ備えており、月の像を右ピントグラスに拡大投影してピント等を調整し得るものであって、大型望遠鏡に装着した場合でも、月の像をピントグラスに拡大して投影することができるという装置は、本件発明の特許出願当時、既に公知のものであったということができる。また、原告自身、本件特許異議の審理の過程において、本件発明に係る装置につき、元々光量の大きい大型天体望遠鏡に装着するからこそ、月の像をスクリーンに拡大投影しても、複数の者が同時にこれを観察できるものである点を強調する一方、特許庁が引例として挙げた書籍に記載された装置に対し、それらが筒体の内部に「絞り」や「シャッター」を備えた「カメラ」であることなどを理由に、本件特許発明の筒形ハウジングとは技術思想が異なる旨を主張していたものである。これらの点に、本件発明の技術的範囲の判断に当たっては、特許出願を行った出願人の合理的意思を考慮し、できる限り無効事由が生ずることのないように解釈するのが相当であることなどを併せ鑑みれば、構成要件Ａにおける「筒形ハウジング」とは、内部に絞りやシャッターがなく、カメラとしての機能を全く有しない、単に投影器としての機能のみを備えたものを意味するというべきであり、内部に絞りやシャッターを備え、カメラとしての機能を有するものは、構成要件Ａを充足せず、本件発明の技術的範囲に含まれないと解すべきである。このように解さないと、本件発明は右公知技術と実質的に同一なものというほかはなく、その特許には明白な無効事由が存するという結果が導かれるが、このような結果は、本件特許権の出願人である原告の合理的意思に反するものといわざるを得ない。
３　被告装置の構成は、別紙「物件目録」記載のとおりであり、乙第一一号証、第一七号証の一ないし五、第一八号証ないし第二〇号証によれば、被告装置のシャッター19は、アイリス式シャッターであって、カメラのシャッターないし絞りとして機能するものであることが認められる。そうすると、被告装置のハウジング14は、内部に絞りやシャッターを備え、カメラとしての機能を有するものであるから、構成要件Ａにおける「筒形ハウジング」に該当せず、被告装置は、構成要件Ａを充足しないというべきである。
４　以上によれば、被告装置は、本件発明の技術的範囲に属するということはできない。したがって、原告の本訴請求は、その余の点（争点２ないし４）について判断するまでもなく、いずれも理由がない。
二　争点５（不正競争行為の成否）について
前判示のとおり、被告装置が本件発明の技術的範囲に属するといえないとすると、原告が被告町に対し、平成一〇年三月二四日到達の内容証明郵便により、被告装置を備えた本件望遠鏡が本件特許権を侵害するものである旨を告知し、本件望遠鏡の設置の中止等を求めるなどした行為は、被告会社の営業上の信用を低下させるおそれのある虚偽の事実を第三者に告知したものというべきであり、不正競争防止法二条一項一三号所定の不正競争行為に該当する。
三　争点６（被告会社の差止請求の可否）について
乙第一六号証及び弁論の全趣旨によれば、被告会社は、将来において、被告会社の取引先その他の第三者との間で、被告装置を備えた天体望遠鏡を製作設置する旨の契約を締結する可能性があるところ、その際、原告は、被告装置が本件特許権を侵害している旨をこれらの者に陳述又は流布して、被告会社による右天体望遠鏡の製作設置に関する契約の締結を妨げ、その営業上の利益を害するおそれがあるものと認められる。
したがって、被告会社は、不正競争防止法三条一項に基づき、原告に対し、被告装置が本件特許権を侵害している旨を被告会社の取引先その他の第三者に対して陳述又は流布することの差止めを求めることができる。
四　争点７（被告会社の損害賠償請求の可否等）について原告は、被告会社との間で本件望遠鏡の製作設置工事の請負契約を締結した被告町に対して、本件望遠鏡が本件特許権を侵害するものである旨を告知し、本件望遠鏡の設置の中止等を求めるなどしたが、被告町は、本件望遠鏡の設置を中止せず、平成一〇年一一月、被告会社から本件望遠鏡及び被告装置の納入を受け、同月二七日以降、これを使用していることは、前記「争いのない事実等」のとおりであり、本件訴訟においても、被告会社とともに、被告装置の製造が本件特許権を侵害する行為に当たらないと主張して争っているものである。そして、原告が被告町以外の第三者に対し、本件望遠鏡が本件特許権を侵害するものである旨を告知した事実を認めるに足りる証拠はない。そうすると、被告会社としては、原告から被告町に対し虚偽の事実を告知されるなどしたにもかかわらず、依然として、その信用が維持されているというべきであって、原告の不正競争行為によって具体的に被告会社の信用が毀損され、これによって、被告会社に無形損害その他の損害が生じたと認めることはできない。
したがって、被告会社は、不正競争防止法四条に基づき、原告に対し、原告の不正競争行為によって生じた損害の賠償を請求し得るものではない。五　以上によれば、原告の本訴請求は、いずれも理由がなく、被告会社の反訴請求は、被告装置が本件特許権を侵害している旨を被告会社の取引先その他の第三者に対して陳述又は流布することの差止めを求める限度で理由がある。よって、主文のとおり判決する。


平成１２年（行ケ）第１７７号審決取消請求事件
判　　　　　決
原　　　　　　告　　　　　株式会社田丸屋
代表者代表取締役　　　　　Ａ
原　　　　　　告　　　　　株式会社大澤屋
代表者代表取締役　　　　　Ｂ
原　　　　　　告　　　　　有限会社山本屋
代表者代表取締役　　　　　Ｃ
原　　　　　　告　　　　　有限会社本舗丹次亭
代表者代表取締役　　　　　Ｄ
原　　　　　　告　　　　　有限会社松島屋
代表者代表取締役　　　　　Ｅ
原　　　　　　告　　　　　有限会社水香苑
代表者代表取締役　　　　　Ｆ
原　　　　　　告　　　　　有限会社岩戸屋
代表者代表取締役　　　　　Ｇ
原　　　　　　告　　　　　有限会社谷屋
代表者代表取締役　　　　　Ｈ
原　　　　　　告　　　　　有限会社山源
代表者代表取締役　　　　　Ｉ
上記９名訴訟代理人弁護士　吉　村　駿　一
被　　　　　　告　　　　　有限会社牧商事
代表者代表取締役　　　　　Ｊ
被　　　　　　告　　　　　有限会社上州水沢うどん
代表者代表取締役　　　　　Ｊ
主　　　　　文
本件訴えを却下する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第１　原告らの求めた判決
特許庁が平成９年審判第１８１３５号事件について平成１２年４月６日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告らの負担とする。
第２　本件記録上認められる事実
原告ら並びに訴外Ｋ及び同Ｌ（以下、この両名を「Ｋ外１名」という。）は、「水沢うどん」の文字を縦書きしてなり、指定商品を、平成３年政令第２９９号による改正前の商標法施行令別表の第３２類「うどんめん、即席うどんめん」とする登録第２５６４６６５号商標（平成２年９月２１日登録出願、平成５年８月３１日設定登録、以下「本件商標」という。）に係る商標権の共有者である。被告らは、平成９年１０月２７日、原告ら及びＫ外１名を被請求人として、本件商標につき登録無効の審判請求をし、同請求は、平成９年審判第１８１３５号事件（以下「本件審判事件」という。）として特許庁に係属した。なお、原告ら及びＫ外１名は、本件審判事件につき、いずれも弁理士Ｍ及び同Ｎを審判代理人に選任した。
特許庁は、平成１２年４月６日、本件審判事件につき、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、単に当該商品の品質、産地、販売地を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、その登録は商標法３条１項３号に違反してされたものであり、同法４６条１項により無効とすべきであるとして、「登録第２５６４６６５号の登録を無効とする。」との審決（以下「本件審決」という。）をした。
第３　原告らの主張及び当裁判所の判断
１　本件訴状には、原告らの主張として、本件審決に係る工業所有権に関する手続等の特例に関する法律１０条所定のファイル記録事項記載書類（以下「本件審決写し」という。）は、平成１２年４月２６日に原告らに送達されたところ、本件商標の登録の効力に関する本件審決の上記の認定判断は誤りであるから、本件審決は違法として取り消されるべきである旨の記載がある。
２　ところで、共有に係る商標権について商標権者に対し商標登録の無効の審判を請求するときには、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない（商標法５６条１項において準用する特許法１３２条２項）が、そのような審判請求に対し、当該商標の登録を無効とする審決がされた場合に、共有者の提起する審決取消訴訟において、その審決を取り消すか否かは、共有者全員の有する一個の権利の成否を決めるものとして、共有者全員につき合一に確定する必要があるから、当該訴えは、共有者が全員で提起することを要するいわゆる固有必要的共同訴訟と解すべきである。


平成１４年（行ケ）第６３８号　審決取消請求事件
平成１６年６月２日口頭弁論終結
判　　　　決
原　　　　　　告　　　　　富士通株式会社
訴訟代理人弁護士　　　　　青木一男，田中成志，平出貴和，長尾二郎，板井典子
被　　　　　　告　　　　　特許庁長官　今井康夫
指定代理人　　　　　　　　吉村宅衛，小林勝広，小曳満昭，林栄二，仲間晃，
大橋信彦
主　　　　文
特許庁が不服２００１－１５７８９号事件について平成１４年１１月１１日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
本判決においては，審決，書証等を引用する場合を含め，公用文の用字用語例に従って表記を変えた部分がある。
第１　原告の求めた裁判
主文同旨の判決。
第２　事案の概要
本件は，原告が，後記本願発明の特許出願をしたところ，拒絶査定を受け，これを不服として審判請求をしたところ，審判請求は成り立たないとの審決がされたため，同審決の取消しを求めた事案である。
１　特許庁における手続の経緯
(1)　本願発明
出願人：富士通株式会社（原告）
発明の名称：「分波器」
出願番号等：平成３年１２月１６日に特許出願した特願平３－３３２２４２号の一部を，平成１１年４月１９日に新たな特許出願である特願平１１－１１１３９１号とし，さらに，この特許出願の一部を，平成１２年１０月３０日に新たな特許出願としたもので（甲２），本件の出願番号は，特願２０００－３３１１４５号である。
(2)　本件手続
手続補正：平成１３年６月１８日（甲３）
拒絶査定日：平成１３年８月７日
審判請求日：平成１３年９月６日（不服２００１－１５７８９号）
審決日：平成１４年１１月１１日
審決の結論：「本件審判の請求は，成り立たない。」
審決謄本送達日：平成１４年１１月２６日（原告に対し）
２　本願発明の要旨（上記補正後のもの）
【請求項１】チップ上に設けられ，それぞれ異なる帯域通過特性を有し，かつ，それぞれ信号入出力端子及び接地端子の設けられた第１及び第２の弾性表面波フィルタと，前記第１及び第２の弾性表面波フィルタを同一キャビティに収納する一つの長方体のセラミック製パッケージと，前記パッケージの外部表面上の第１の辺に設けられ，前記第１の弾性表面波フィルタにつながる第１の外部信号端子と，前記第１の辺と対向する前記パッケージの外部表面上の第２の辺に設けられ，前記第２の弾性表面波フィルタにつながる第２の外部信号端子と，前記第１又は第２の辺以外の前記パッケージの外部表面上の第３の辺のほぼ中間点に設けられ，前記第１及び第２の弾性表面波フィルタの両者につながる共通外部信号端子とを有する，ことを特徴とする分波器。
３　審決の理由の要点
(1)　審決は，引用刊行物として，特開昭６２－１７１３２７号公報（以下「引用例１」といい，これに記載された発明を「引用発明１」という。本訴甲４），特開平３－２２０９１１号公報（引用例２，本訴甲５）及び特開平３－２８４００６号公報（引用例３，本訴甲６）を挙げた。
(2)　審決は，対比・判断として，次のとおり説示した。「（対比）本願発明と引用発明１とを対比すると，引用例１においても，各弾性表面波フィルタ(107～109)はチップとして実装してもよい旨記載されており，また，引用発明１における『送信弾性表面波フィルタ(107)』『受信前段弾性表面波フィルタ(108)及び受信後段弾性表面波フィルタ(109)』『台座(101)及び蓋(102)』『送信入力端子(111)』『受信出力端子(112)』及び『アンテナ端子(110)』は，それぞれ本願発明における『第１の弾性表面波フィルタ』『第２の弾性表面波フィルタ』『パッケージ』『第１の外部信号端子』『第２の外部信号端子』及び『共通外部信号端子』に相当するので，両者は，以下のとおりの一致点及び相違点を有するものと認められる。
（一致点）『チップ上に設けられ，それぞれ異なる帯域通過特性を有し，かつ，それぞれ信号入出力端子及び接地端子の設けられた第１及び第２の弾性表面波フィルタと，前記第１及び第２の弾性表面波フィルタを同一キャビティに収納する一つの長方体のパッケージと，前記パッケージの外部表面上の第１の辺に設けられ，前記第１の弾性表面波フィルタにつながる第１の外部信号端子と，前記第１の辺と対向する前記パッケージの外部表面上の第２の辺に設けられ，前記第２の弾性表面波フィルタにつながる第２の外部信号端子と，前記第１又は第２の辺以外の前記パッケージの外部表面上の第３の辺のほぼ中間点に設けられ，前記第１及び第２の弾性表面波フィルタの両者につながる共通外部信号端子とを有する，分波器。』（相違点）パッケージが，本願発明にあっては，セラミック製パッケージであるのに対して，引用例１にあっては，アルミニウム等で構成されるものである点，（検討）上記相違点について検討すると，電子部品のパッケージをセラミック製パッケージとすることは従来より周知の技術的事項であり，例えば前記引用例２，３には，弾性表面波フィルタ等のパッケージとして『弾性表面波フィルタ素子（チップ）を収納するパッケージを，セラミック製のものとする』ことが記載されているので，上記引用例１におけるアルミニウム等で構成されるものに代えて，従来より周知の技術的事項（引用例２，３に見られるような『セラミック製パッケージ』とする技術的事項）を採用して本願発明のように構成することは当業者が容易になし得ることと認められる。
また，本願発明のように構成することによる作用効果も格別のものとは認められない。」
(3)　以上をふまえ，審決は，「本願発明は，引用例１ないし３に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められるので，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。」と判断した。


第３　原告の主張（審決取消事由）の要点
１　審決は，引用発明１の認定を誤った結果，本願発明と引用発明１との一致点の認定を誤ったものである。
２　審決は，本願発明と引用発明１の一致点について，「チップ上に設けられ，それぞれ異なる帯域通過特性を有し，かつ，それぞれ信号入出力端子及び接地端子の設けられた第１及び第２の弾性表面波フィルタ」との点で一致すると認定したのは，誤りである。
すなわち，「チップ上に設けられ」という文言は，チップのまま弾性表面波フィルタをキャビティに組み込むことをいっているのであって，パッケージに入れたものを実装するものは含まない。しかるに，審決は，パッケージに入れた弾性表面波フィルタを，チップのまま実装するものと同視したもので，誤っている。(1)　「チップ」とは，「受動素子，能動素子あるいは集積回路が形成された細片」をいう（甲８「エレクトロニクス実装技術用語辞典」１２８頁）。本願発明は，特許請求の範囲に記載されているとおり，「チップ上に設けられ」た弾性表面波フィルタが，キャビティに，チップ実装（「各種基板へ裸のＩＣチップを実装すること」を意味するベアチップ実装）されているものであり，パッケージに弾性表面波フィルタが入れられて収納されているのではない。「チップ上に」設けられたままの弾性表面波フィルタが，そのままキャビティに収納されている。「ベアチップ実装」とは，「ベア（裸）チップを直接」に基板に高密度に組み込んで実装することをいい，これに対して「小形パッケージに実装されたものを組込む」のがパッケージ実装である（甲１１～１７）。
(2)　引用発明１は，「パッケージに実装した３個の弾性表面波フィルタ」として，パッケージ封入実装された弾性表面波フィルタを示している。これに対して，本願発明は，特許請求の範囲の記載において，「チップの上に設けられ」ているとして，チップを（個別にはパッケージに入れられることなく）そのままキャビティに入れる「ベアチップ実装」された弾性表面波フィルタを規定している。
(3)　チップをパッケージに入れることなく実装するチップ実装（ベアチップ実装）に，特性劣化や電磁的な妨害を受けやすく信頼性が低いという問題点があることが，従来からの課題であった。本願発明は，パッケージ内部におけるアイソレーションを考慮しなければならないという従来からの機器の基本的な課題の中で，特にチップ実装をするものについての問題点を検討している。(4)　引用発明１のようなパッケージに入れられた弾性表面波フィルタをモジュール化したものは，引用例１に記載のとおり，3.5㎝×2.5㎝という大きさの素子となる。これに対して，本願発明の素子は，弾性表面波フィルタをパッケージに入れることなく，チップのままで実装しているので，5㎜×5㎜という寸法にまで小さくすることが可能となる。
引用例１のような大きさの素子と本願発明のような寸法の素子とでは，アイソレーションの課題が決定的に異なり，引用発明１においては，本願発明のようなアイソレーションの課題がないのであり，この課題は，本願発明において初めて解決したものである。
(5)　本願発明は，パッケージPCK外部におけるアイソレーションのみを対象にしているのではなく，パッケージ内部のアイソレーションをも対象としているものである。本願明細書【0003】には，２つの弾性表面波フィルタチップが気密封止されたパッケージ内に搭載されて実装される場合につき，「この方法は，それぞれのフィルタが独立してケースに納められているため互いのアイソレーションが良い｡」と記載されており，それぞれのフィルタが独立したケースに納められない本願発明のような場合には，お互いのフィルタ間のアイソレーションは悪くなってしまうことが示されている。また，本願明細書【0006】には，２つのフィルタを同一チップ内に形成し１つのパッケージに入れる場合は，「２つのフィルタのアイソレーションをとることも難しい。」と記載されており，本願発明の実施例においてパッケージ内部のアイソレーションと外部のアイソレーションの両方を扱っている。本願発明は，パッケージの端子配置を規定することによって，パッケージ内部のフィルタの配置を，パッケージ内部におけるアイソレーションをとることができるように規定しているものである。外部の形状を規定することによって，内部の構成に一定の制限を与えるので，その一定の制限の限度において，内部の構成をも規定するものである。これと同時に，パッケージの端子配列を規定することで，パッケージ外部のアイソレーションをはかることも同時に行われている。(6)　審決は，上記の一致点の認定に先立って，本願発明と引用発明１との対比として，「引用例１においても，各弾性表面波フィルタ(107～109)はチップとして実装してもよい旨記載されており」と認定している。
しかし，引用例１にそのような記載はあっても，信頼性の向上等により弾性表面波フィルタのチップ実装が可能になるという将来の可能性を述べているにすぎない。よって，審決が，上記の記載を挙げて，チップ実装について引用例１が開示していると認定するのは誤りである。
審決は，本願発明も引用発明１も「チップ上に設けられ」ているものであるとしている。しかし，この認定は，本願発明が解決している「チップ実装」の技術について，引用例１が将来の課題であるものと明らかに述べているのに，引用例１において既に実現したものと認定したものであり，誤りである。３　審決は，本願発明と引用発明１の一致点について，「前記第１及び第２の弾性表面波フィルタを同一キャビティに収納する一つの長方体のパッケージ」との点で一致すると認定したのは，誤りである。
引用発明１のような，第１及び第２の弾性表面波フィルタをそれぞれパッケージに入れたものをモジュール化しても，パッケージに入れた弾性表面波フィルタを収納することは，本願発明の「前記第１及び第２の弾性表面波フィルタを同一キャビティに収納する一つの長方体のセラミック製パッケージと，…」には該当しない。２つのパッケージに入れられた弾性表面波フィルタをモジュールのケース内の空間に入れるというようなケース内の空間は，電子技術用語としての「キャビティ」とはいえない。
キャビティとは，「パッケージにおいてチップボンディング及びワイヤボンディングの領域として封止によりパッケージ内部に形成された空間のことである。狭義では，チップボンディング及びワイヤボンディング領域としてあらかじめ設けられているパッケージのへこみをさす。」（甲１９「超ＬＳＩ総合事典」２７０頁）と説明されている。


キャビティとは，技術用語として，部品や製品が入れられる空間を漫然というものではない。引用発明１において，弾性表面波フィルタがそれぞれパッケージに入れられているが，それぞれの弾性表面波フィルタが封入されたパッケージの内部に形成された，チップボンディングの領域として封止された空間が「キャビティ」に該当するのであって，弾性表面波フィルタのパッケージの外の引用例１のモジュールの台座と蓋の間が「キャビティ」といわれるものではない。すなわち，２つのパッケージに入れられた弾性表面波フィルタをモジュールのケース内の空間に入れるというようなケース内の空間は，チップボンディングの領域として封止する領域ではないので，本願発明の特許請求の範囲にいう「前記第１及び第２の弾性表面波フィルタを同一キャビティに収納する」とはいい得ない。４　以上のとおり，審決には，本願発明と引用発明１との対比における一致点の認定に誤りがあり，その結果，審決は，本願発明を当業者が容易に発明することができたものと誤った判断をしたものであって，取り消されるべきである。
第４　被告の主張の要点
１　審決には，原告主張の認定の誤りはない。
２　原告の主張（審決取消事由）の要点２に対して
(1)　本願発明における「チップ上に設けられ」に含まれる構成本願発明の請求項１の「チップ上に設けられ」が，「第１及び第２の弾性表面波フィルタ」に係ること，「チップ」が「細片」を意味することは，いずれも一義的に明らかであり，この点に関し，発明の詳細な説明の記載を参酌すべき理由はない。したがって，本願発明における「チップ上に設けられ」は，単に，「第１及び第２の弾性表面波フィルタ」が「細片」の上に設けられるものであることを規定するにすぎないというべきであり，本願明細書の【従来の技術】の項（段落【0003】）に記載された「それぞれのチップは気密封止されたパッケージ内に搭載され」の構成のものも当然に含んでいる。
本願発明の「チップ上に設けられ」を原告がいう「ベアチップ実装」の意味に限定的に解釈すべき理由はない。
(2)　引用例１に記載された発明が「チップ上に設けられ」の構成を有するといえ
る理由
下記(a)，(b)のとおり，引用発明は，①本願明細書の【従来の技術】の項（段落【0003】）に記載された「それぞれのチップは気密封止されたパッケージ内に搭載され」なる構成と同様の構成を有する発明と，②原告がいう「ベアチップ実装」の構成を有する発明の２とおりの発明を含んでいるということができ，そのいずれの意味においても，本願発明でいう「チップ上に設けられ」の構成を具備しているということができる。
(a)　引用例１に本願明細書の【従来の技術】の項（段落【0003】）に記載された「それぞれのチップは気密封止されたパッケージ内に搭載され」なる構成と同様の
構成を有する発明が記載されているといえる理由
引用例１には，第１図の弾性表面波フィルタ107～109がチップ上に設けられたものであるとの明示的記載はないが，通常の弾性表面波フィルタの構造（甲７参照）からみて，107～109も当然にチップと呼ぶべき細片上に形成された上でパッケージに実装されたものと理解される。したがって，引用例１に，本願明細書の【従来の技術】の項（段落【0003】）に記載された「それぞれのチップは気密封止されたパッケージ内に搭載され」なる構成と同様の構成を有する発明が記載されていることは，明らかである。
(b)　引用例１に，原告がいう「ベアチップ実装」の構成を有する発明が記載され
ているといえる理由
引用例１には，「弾性表面波フィルタはパッケージに実装されたものとして扱っているが，信頼性の向上等により弾性表面波フィルタのチップ実装が可能になった場合には，当然チップとして実装してもよい。」（５頁右上欄１～５行）と記載されているところ，ここでいう「チップ実装」は，「パッケージに実装」と対比させて記載されているから，原告がいう「ベアチップ実装」を指していると考えるのが自然である。したがって，この記載を見た当業者は，「ベアチップ実装」の構成を有する発明をも当然に認識する。
原告は，上記記載中に「信頼性の向上等により弾性表面波フィルタのチップ実装が可能になった場合には，」の記載があることをもって，引用例１においては，未だ「ベアチップ実装」の構成は実現されていない旨主張するようであるが，失当である。
原告が指摘する「信頼性の向上等により弾性表面波フィルタのチップ実装が可能になった場合には，」の記載は，その文脈から見て，当業者は，「信頼性」等に対する考慮は必要であるが，「ベアチップ実装」を採用することを示す記載である，と理解するのであり，引用例１においては未だ「ベアチップ実装」の構成が実現されていないことを示す記載とは理解しないというべきである。(3)　以上によれば，本願発明でいう「チップ上に設けられ」は，①本願明細書の【従来の技術】の項（段落【0003】）に記載された「それぞれのチップは気密封止されたパッケージ内に搭載され」なる構成と同様の構成のものと，②原告がいう「ベアチップ実装」の構成のものの両方を包含したものということができるところ，引用発明１も，①本願明細書の【従来の技術】の項（段落【0003】）に記載された「それぞれのチップは気密封止されたパッケージ内に搭載され」なる構成と同様の構成を有する発明と，②原告がいう「ベアチップ実装」の構成を有する発明の２とおりの発明を含んでいるのであるから，「チップ上に設けられ」を本願発明と引用発明１との一致点とした審決の認定に，誤りはない。(4)　引用発明１の「分波器モジュール」は，本願発明の「分波器」と同様の機能，用途を有し，本願発明と同様に小型化を目指したものであるから，「パッケージ内部におけるアイソレーション」についてはともかく，「パッケージ外部におけるアイソレーション」については，当然に本願発明と同様の課題を有するものである。
本願発明の特許請求の範囲の記載では，パッケージPCK内部におけるアイソレーションを改善するための構成は何ら規定されていないのであるから，本願発明からは，２つの帯域通過弾性表面波フィルタがそれぞれ独立したパッケージに収納されたものや，増幅器等の素子が同一基板上に組み込まれたモジュールも排除されてはいないのである。
３　原告の主張（審決取消事由）の要点３に対して


「キャビティ」が一般に「空洞」の意味を有することは周知であること，引用例１の弾性表面波フィルタ107～108が台座101と蓋102で形成されるキャビティと呼ぶべき空洞部に収納されていることは明らかであることを勘案すれば，審決が「前記第１及び第２の弾性表面波フィルタを同一キャビティに収納する」を本願発明と引用発明１との一致点とした点に誤りがないことは，明らかである。原告は，甲１９を引用して，「キャビティとは，『パッケージにおいてチップボンディング及びワイヤボンディングの領域として封止によりパッケージ内部に形成された空間のことである…』」と主張するとともに，「（引用例１のような）２つのパッケージに入れられた弾性表面波フィルタをモジュール内の空間に入れるというようなケース内の空間は，チップボンディングの領域として封止する領域ではないので，本件出願の特許請求の範囲にいう『前記第１及び第２の弾性表面波フィルタを同一キャビティに収納する』とはいい得ない。」と主張しているが，失当である。
甲１９は，「超ＬＳＩ総合事典」という書名からもわかるように，超ＬＳＩの分野で使用される用語の意味を解説したものであり，そこに原告引用の記載があることは，超ＬＳＩの分野においては「キャビティ」の語が原告主張のような意味に使用される場合があることを示すものではあっても，引用例１の台座101と蓋102で形成される空洞部をキャビティと呼び得ないことを示すものではない。本願発明の特許請求の範囲には，「キャビティ」の語を原告主張のような意味に限定解釈すべき記載はないのであり，単に「空洞」の意味に解するのが妥当である。
第５　当裁判所の判断
１　審決が本願発明と引用発明１とを対比し，「チップ上に設けられ，それぞれ異なる帯域通過特性を有し，かつ，それぞれ信号入出力端子及び接地端子の設けられた第１及び第２の弾性表面波フィルタ」との点で一致すると認定したことについて検討する。
(1)　この認定に関する原告の主張は，要するに，本願発明は，チップのまま（パッケージに入れられることなく）キャビティに組み込む（原告はこの形態を「ベアチップ実装」と称している。）弾性表面波フィルタを規定しているのに対し，引用発明１は，パッケージ封入実装された弾性表面波フィルタを示しているのであり，審決は，両者を同視した点で誤っているというものである。これに対する被告の主張は，要するに，本願発明には，①それぞれのチップが気密封止されたパッケージ内に搭載された構成のものと，②原告がいう「ベアチップ実装」の構成のものの両方を包含したものということができるところ，引用発明１も，同様に，上記①及び②の両方の発明を含んでいるのであるから，上記の一致点の認定に誤りはないというものである。
なお，チップとは，「受動素子，能動素子あるいは集積回路が形成された細片」であると認められる（甲８）。
(2)　そこで，まず，本願発明の構成について検討する。(a)　本願発明の特許請求の範囲の記載は，「チップ上に設けられ，それぞれ異なる帯域通過特性を有し，かつ，それぞれ信号入出力端子及び接地端子の設けられた第１及び第２の弾性表面波フィルタと，前記第１及び第２の弾性表面波フィルタを同一キャビティに収納する一つの長方体のセラミック製パッケージ」というものである。この記載を素直に解釈すれば，チップ上に設けられた第１及び第２の弾性表面波フィルタは，そのまま（パッケージに入れられることなく），一つのセラミック製パッケージの同一キャビティに収納されるものであることを意味するものと理解される。
(b)　このように解釈すべきことは，本願明細書（甲２）の発明の詳細な説明欄を検討すると，より一層明白となる。
すなわち，本願明細書（甲２）の発明の詳細な説明欄には，次のような記載がある。
「２つの帯域通過弾性表面波フィルタチップ…を用いて分波器を構成する場合，それぞれのチップは気密封止されたパッケージ内に搭載され，…基板上に設置されるのがこれまでの普通であった。」（【従来の技術】段落【0003】）「しかしながら，上記従来の構成では，パッケージが２つあるため，その占有面積が大きく小型化が難しい。」（【発明が解決しようとする課題】段落【0005】），「そこで，本発明は，アイソレーションを良好に保ちつつ極力小型化することが可能な分波器を提供することを目的とする。」（段落【0007】）「上記課題を解決するために，本発明は，…複数の弾性表面波帯域通過フィルタチップ…を，ひとつのパッケージPCK内に収納し，一体化して構成する。（【課題を解決するための手段】段落【0008】）
「請求項１記載の発明によれば，弾性表面波帯域通過フィルタ…はそれぞれ独立したチップで一つのパッケージPCK内に収納されて一体化されるので，従来のように所定の外囲器内にチップを収納してさらにモジュール化されたものとは異なり，余分なスペースを必要とせず，小型化が可能となる。」（【作用】段落【0014】）「本発明によれば，弾性表面波帯域通過フィルタチップ自体をパッケージ内に収納一体化し，…小型化することができる。」（【発明の効果】段落【0042】）以上の記載に照らせば，「それぞれのチップが気密封止されたパッケージ内に搭載された構成のもの」は，本願発明に含まれないことが明確にされており，本願発明では，チップ上に設けられた第１及び第２の弾性表面波フィルタは，そのまま（パッケージに入れられることなく），一つのパッケージ内の同一キャビティに収納されるものとして構成されているものと認められる。(3)　次に，引用発明１の構成について検討する。
(a)　引用例１（甲４）には，次のような記載がある。「従来の分波器…は，比誘電率の高いセラミック等を充填した空洞共振器を縦続接続…したフィルタを用いていたため，容積が非常に大きくなるという問題があった。また，従来の分波器に用いられていた空洞共振器は容積が非常に大きいため，受信低雑音増幅器や…受信後段フィルタ…は，別回路素子として構成し，これらの回路素子を無線機のマザーボード上で接続するようになっていた。そのため，各回路素子の容積が大きいとともに，接続に伴うデッドスペースが大きくなり，小型化が困難であった。そのため，…小型化が大きな課題となっていた。本発明は，…分波器全体の小型化を達成することができると同時にデッドスペースの低減を図り，小型自動車電話等への適用な可能な小型分波器モジュールを提供することを目的とするものである。」（〔発明が解決しようとする問題点〕２頁左下欄５行～右下欄１３行）


「上記の目的を達成するため，本発明においては，送受信用フィルタとして弾性表面波フィルタを用い，かつ，送信用，受信前段用及び受信後段用の弾性表面波フィルタと受信低雑音増幅器と入出力端子，アンテナ端子等を同一の台座上に一体化することにより，受信低雑音増幅器から受信後段フィルタまでを含めた分波器全体を１つのモジュールとして一体化するように構成している。」（〔問題点を解決するための手段〕２頁右下欄１４行～３頁左上欄２行）
「本発明においては，送受信用フィルタとして，弾性表面波フィルタを用いているので，フィルタ自体の大きさが従来の空洞共振器を用いたフィルタに比較して数十分の１程度に縮小され，かつそれらの弾性表面波フィルタを受信低雑音増幅器や分岐回路と同一の台座上に一体化しているので，デッドスペースが小さくなり，そのため分波器全体の大きさを従来より大幅に縮小することが可能となる。」（〔作用〕３頁左上欄３～１２行）
「実施例…送信弾性表面波フィルタ107，受信前段弾性表面波フィルタ108，受信後段弾性表面波フィルタ109は，それぞれ直径が約８mmのパッケージに実装したものを台座101に開けた穴に端子側が上になるように装着したものである。」（３頁右上欄８～１２行）
「上記のように本発明の分波器モジュールにおいては，アルミ板等の台座101の上に，アルミナ基板上に形成した分岐回路，受信低雑音増幅器，送信入力端子用回路，受信出力端子用回路等を装着し，またパッケージに実装した３個の弾性表面波フィルタ107，108，109を台座101に装着し，各端子を対応する各回路基板の端子に固定することによって，受信低雑音増幅器から受信後段フィルタまでを含めた分波器全体を１つの台座上に一体化している。」（３頁左下欄２０行～右上欄９行）以上の記載に加え，引用例１の第１図（６頁）をも参照すれば，引用例１には，それぞれがパッケージに実装された弾性表面波フィルタが，他の装置とともに台座に装着され，蓋と台座でモジュール化されることが示されているにすぎない。(b)　被告は，引用例１に，原告がいう「ベアチップ実装」の構成を有する発明が記載されているといえる理由として，引用例１において，「弾性表面波フィルタはパッケージに実装されたものとして扱っているが，信頼性の向上等により弾性表面波フィルタのチップ実装が可能になった場合には，当然チップとして実装してもよい。」（５頁右上欄１～５行）と記載されていることを挙げる。しかしながら，引用例１の記載は「信頼性の向上等により弾性表面波フィルタのチップ実装が可能になった場合には」というものであり，証拠（甲２，９ないし１７）に照らせば，チップ実装においては，アイソレーションやチップ表面へのごみの付着等，種々の解決すべき技術的課題があることが認められるところ，本件全証拠によっても，引用例１の刊行物頒布当時（昭和６１年１月２４日出願，昭和６２年７月２８日公開）の技術水準において，引用例１がいう「信頼性の向上等により弾性表面波フィルタのチップ実装が可能になった」状況にあったことを認めるには足りない。
したがって，引用例１の上記記載によって，引用例１に「チップ上に設けられ，それぞれ異なる帯域通過特性を有し，かつ，それぞれ信号入出力端子及び接地端子の設けられた第１及び第２の弾性表面波フィルタと，前記第１及び第２の弾性表面波フィルタを同一キャビティに収納する一つの長方体のパッケージ」という本願発明の構成が記載されているものと認めることはできない。また，引用例１に「チップ実装」することの可能性が示唆されているとしても，審決においては，その示唆から，チップ実装した場合の信頼性の問題を解決し，本願発明の上記構成に至るのが容易であるのか否かについては，検討がされていない。
(c)　結局，引用発明１に，弾性表面波フィルタがそのまま（パッケージに入れられることなく），キャビティに収納される構成のものが含まれると認めることはできない。
(4)　被告は，引用発明１は，本願発明と同様にパッケージ外部におけるアイソレーションについての課題を有するものであるが，本願発明の特許請求の範囲の記載では，パッケージPCK内部におけるアイソレーションを改善するための構成は何ら規定されていないとして，これを理由に，本願発明からは，２つの帯域通過弾性表面波フィルタがそれぞれ独立したパッケージに収納されたものなどが排除されてはいないと主張する。
(a)　検討するに，本願明細書（甲２）には，次のような記載がある。「しかしながら，上記従来の構成では，パッケージが２つあるため，その占有面積が大きく小型化が難しい。また，基板上に素子を配置するため整合回路は素子を避けて設ける必要があり，これも無駄なスペースとなる。」（【発明が解決しようとする課題】段落【0005】）
「できるだけ小型化するため，２つのフィルタを同一チップ内に形成し一つのパッケージに入れることが望ましいがこの場合，２つのフィルタの相互作用を避けるため弾性表面波の伝搬路を別々に設ける必要があり，無駄なスペースができる。また，単体の時に比べチップ面積が大きくなるため，製造歩留りも悪くなる。さらに，２つのフィルタのアイソレーションをとることも難しい。」（段落【0006】）「そこで，本発明は，アイソレーションを良好に保ちつつ極力小型化することが可能な分波器を提供することを目的とする。」（段落【0007】）「本発明は，図１，図５に示すように，それぞれ異なる帯域中心周波数ｆ１，ｆ２の特性を有し，かつ，それぞれ信号入出力端子Ａ１及びＡ２，Ｂ１及びＢ２及び接地端子ＧＮＤ１，ＧＮＤ２を有する複数の弾性表面波帯域通過型フィルタチップＦ１，Ｆ２を，ひとつのパッケージPCK内に収納し一体化して構成する。」（【課題を解決するための手段】段落【0008】）
以上のほか，第１実施例１ないし第５実施例として，図面を引用しつつ，パッケージPCK内部におけるアイソレーションに関する課題を対象として，パッケージPCK内部における各端子や信号線などの具体的配列が記載されており（段落【0015】～【0035】），第６実施例として，図１０により，パッケージPCK外部におけるアイソレーションに関する課題を対象として，外部端子の具体的配列等が記載されている（段落【0036】～【0038】）。


(b)　ところで，本願発明の特許請求の範囲の記載は，前判示のとおりである。このうち，外部信号端子については，「前記パッケージの外部表面上の第１の辺に設けられ，前記第１の弾性表面波フィルタにつながる第１の外部信号端子と，前記第１の辺と対向する前記パッケージの外部表面上の第２の辺に設けられ，前記第２の弾性表面波フィルタにつながる第２の外部信号端子と，前記第１又は第２の辺以外の前記パッケージの外部表面上の第３の辺のほぼ中間点に設けられ，前記第１及び第２の弾性表面波フィルタの両者につながる共通外部信号端子とを有する」と具体的に記載され，上記第６実施例とも相まって，パッケージPCK外部におけるアイソレーションに関する課題を解決する構成が示されているといえる。一方，パッケージPCK内部に関する本願発明の特許請求の範囲の記載は，「チップ上に設けられ，それぞれ異なる帯域通過特性を有し，かつ，それぞれ信号入出力端子及び接地端子の設けられた第１及び第２の弾性表面波フィルタと，前記第１及び第２の弾性表面波フィルタを同一キャビティに収納する一つの長方体のセラミック製パッケージ」というのみである。本願明細書にも記載されているように，２つの弾性表面波フィルタをそのまま１つのパッケージに収納した場合に，アイソレーションの問題が生じることは，周知の課題であるにもかかわらず，上記特許請求の範囲の記載では，２つの弾性表面波フィルタをそのままパッケージ内のキャビティに収納することまでしか記載されていない。
確かに，本願明細書中の発明が解決しようとする課題，課題を解決するための手段の記載及び第１実施例ないし第５実施例の各記載によれば，パッケージPCK内部におけるアイソレーションについても考慮されており，この課題の解決方法こそ，「アイソレーションを良好に保ちつつ小型化する」という効果を奏するのに不可欠の事項であることが理解され，上記実施例により，具体的解決方法が示されている。しかし，特許請求の範囲の記載は，上記のとおり，極めて抽象的であり，パッケージPCK内部におけるアイソレーションに関する課題を解決するための構成（２つの弾性表面波フィルタの配置，各端子の配列，これらを結ぶ信号線の配列等）が何ら開示も示唆もされていないだけでなく，本願明細書の上記各記載との関連を示すものとしても不十分であるというほかない。
そうすると，本願発明の実施例として認め得るのは，外部におけるアイソレーションに関する第６実施例のみであり，本願発明においては，内部におけるアイソレーションを改善する構成は示されていない（第１ないし第５実施例は，分割前の発明に関するものが形式的に残存しているにすぎない）との理解もあり得るところである。仮に，そのように理解するときは，本件出願には，そもそも特許法３６条の問題が生ずることになる。
(c)　被告の主張するところは，以上説示の趣旨において首肯し得るものである。しかしながら，仮に，被告の主張するとおり，本願発明の特許請求の範囲の記載では，パッケージPCK内部におけるアイソレーションを改善するための構成は何ら規定されていないと理解するとしても，そのことによって，直ちに，本願発明から２つの帯域通過弾性表面波フィルタがそれぞれ独立したパッケージに収納されたものなどが排除されてはいないということにはならず，前記(2)の判断を左右し得るものではない。
結局，被告の上記主張は，採用することができない。
(5)　以上検討したところによれば，本願発明と引用発明１とが，「チップ上に設けられ，それぞれ異なる帯域通過特性を有し，かつ，それぞれ信号入出力端子及び接地端子の設けられた第１及び第２の弾性表面波フィルタ」との点で一致するとした審決の認定は，是認し得ないというほかない。
２　審決が本願発明と引用発明１とを対比し，「前記第１及び第２の弾性表面波フィルタを同一キャビティに収納する一つの長方体のパッケージ」との点で一致すると認定したことについて検討する。
(1)　原告は，引用発明１において，弾性表面波フィルタがそれぞれパッケージに入れられているが，それぞれの弾性表面波フィルタが封入されたパッケージの内部に形成された，チップボンディングの領域として封止された空間が「キャビティ」に該当するのであって，弾性表面波フィルタのパッケージの外の引用例１のモジュールの台座と蓋の間が「キャビティ」といわれるものではないので，本願発明の「前記第１及び第２の弾性表面波フィルタを同一キャビティに収納する」とはいい得ないなどと主張する。
これに対し，被告は，本願発明において，「キャビティ」の語を原告主張のような意味に限定解釈すべき理由はなく，単に「空洞」の意味に解するのが妥当であるところ，引用例１の弾性表面波フィルタ107～108が台座101と蓋102で形成されるキャビティと呼ぶべき空洞部に収納されていることは明らかであって，審決の認定には誤りがないなどと主張する。
(2)　検討するに，本願発明は，「チップ上に設けられた…第１及び第２の弾性表面波フィルタ」が，一つのセラミック製パッケージの同一「キャビティ」に収納されるという構成を有するものである。そして，「キャビティ」とは，「パッケージにおいてチップボンディング及びワイヤボンディングの領域として封止によりパッケージ内部に形成された空間のことである。狭義では，チップボンディング及びワイヤボンディング領域としてあらかじめ設けられているパッケージのへこみをさす。」（甲１９）ものと認められ，チップ上に設けられた第１及び第２の弾性表面波フィルタが，パッケージのチップボンディング及びワイヤボンディング領域として形成された空間に収納される，すなわち，チップ実装されるものといえる。被告は，「キャビティ」が一般に「空洞」の意味を有することは周知であり，上記甲１９の「キャビティ」の定義は，超ＬＳＩの技術分野における用法にすぎないと主張する。しかし，本願発明も部品のパッケージ等への実装技術に関する点で甲１９に記載された超ＬＳＩ技術と関連する技術分野に属するものであるから，本願発明の「キャビティ」は，上記甲１９におけると同じ意味で用いられているものとと解するのが妥当である。
そして，引用例１の記載内容については，既に認定したとおりであって，パッケージ実装された弾性表面波フィルタを台座にとりつける引用発明１の構成をもって，本願発明と同様に「キャビティに収納する」ものとは認めることはできない。３　以上によれば，引用発明１は，「チップ上に設けられ，それぞれ異なる帯域通過特性を有し，かつ，それぞれ信号入出力端子及び接地端子の設けられた第１及び第２の弾性表面波フィルタと，前記第１及び第２の弾性表面波フィルタを同一キャビティに収納する一つの長方体のパッケージ」という構成を備えているとはいえないというべきである。よって，これらの点において本願発明と引用発明１とが一致するものとした審決の認定には誤りがあるというほかない。
４　結論


主　　　　　　　　　文
１　被告が平成１０年２月３日付けで原告に対し行った，原告の平成６年分，８年分の各所得税更正及び過少申告加算税賦課決定のうち，所得金額を平成６年分について５０５万３４２９円，平成８年分について５００万１８３２円として計算した額を超える部分をいずれも取り消す。
２原告のその余の請求を棄却する。
３　訴訟費用は被告の負担とする。
事　実　及　び　理　由
第１　原告の請求
被告が平成１０年２月３日付けで原告に対し行った，原告の平成６年分，８年分の各所得税更正決定のうち，所得金額を平成６年分について５０５万円，平成８年分について５００万円として計算した額を超える部分，及びこれに対する過少申告加算税賦課決定をいずれも取り消す。
第２　事案の概要
１　事案の骨子
本件は，塗装工事業を営む白色申告事業者である原告が，平成６年分及び平成８年分の所得税について，被告に確定申告をしたところ，被告が，原告の売上金額を基に，同業者比率によって特前所得金額を推計して原告の事業所得金額を算出し，更正及び過少申告加算税賦課決定をしたので，原告が，推計の必要性も合理性もなく，被告が推計によって算出した事業所得金額は実際の事業所得金額を上回っているとして，その実額を主張し，上記各課税処分の取消しを求めた事案である。
２　前提となる事実
（括弧内に証拠等の記載がなければ，当事者間に争いのない事実である。）
(1)原　告
原告は，Ａ塗装工業所の屋号で塗装工事業を営む白色申告事業者である。
(2)確定申告
原告は，平成６年分及び平成８年分（以下「本件係争年分」という。）の所得税につき，被告に対し，別表１「確定申告」欄記載のとおり確定申告をした。
(3)　更正処分等
これに対し，被告は，平成１０年２月３日付けで，原告に対し，本件係争年分の所得税について，別表１「更正処分等」欄記載のとおり，更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をした（以下「本件各処分」という。）。
(4)審査請求等
ア原告は，平成１０年３月３０日付けで，被告に対し，本件各処分に対する異議申立てを行ったが，被告は，同年６月２９日付けで，上記異議申立てを棄却する旨の決定をした。
イ　原告は，これを不服として，平成１０年７月２１日付けで，国税不服審判所長に対し，本件各処分について審査請求をしたが，国税不服審判所長は，平成１１年６月９日付けで，上記審査請求を棄却する旨の裁決を行った。ウ　原告は，平成１１年６月１５日ころ，上記裁決に係る裁決書謄本を受領し（甲１），同年９月１３日，本件訴えを提起した（当裁判所に顕著）。
３　争　点
本件の争点は，抽象的には本件各処分の適法性であるが，具体的には次の各点である。
(1)　推計の必要性及び調査の適法性
(2)　推計の合理性
(3)　原告の事業所得金額
(4)　原告の実額反証
第３　争点に関する当事者の主張
１　争点(1)（推計の必要性及び調査の適法性）ついて
(1)　　被告の主張
ア推計の必要性
被告は，本件係争年分の所得税の各確定申告書に記載された所得金額が適正なものであるか否かを確認するため，部下職員をして，原告の所得金額等の調査に当たらせ，同職員は，平成９年１０月１３日から平成１０年１月２８日までの間，原告の事業所に赴くなどして，原告に対し，再三にわたり調査に協力するよう要請した。
ところが，原告は，第三者の立会いのない状態での調査を拒否したほか，具体的な調査理由の開示を要求したり，被告が反面調査を行ったこと等について抗議するなど，調査に非協力的な態度に終始した。
そこで，被告は，やむを得ず推計により算定した金額で本件各処分を行ったものである。
したがって，本件において，推計の必要性があったことは明らかである。
イ　調査の適法性
質問検査権の行使に関する実施の細目は，税務担当職員の合理的な裁量に委ねられており，上記調査に違法な点はない。
(2)　　原告の主張
ア推計の必要性の欠如
原告は，被告の調査に際し，帳簿書類等を準備し，被告の部下職員からの質問に的確に答えるなどして，調査に協力する姿勢を示していた。ところが，被告の部下職員は，単に第三者が同席しているというだけで，帳簿書類等の提示を求めることもなく，適正に調査を実施しなかったのであり，被告の部下職員が真摯に調査を続行していれば，原告の所得金額を実額で把握することができたのである。
したがって，本件においては，推計の必要性がなかったというべきである。
イ調査の違法性
被告は，調査に際し，事前通知や具体的な調査理由を開示せず，原告の信頼する者の立会いを認めずに原告方での臨場調査を実施しようとした上，必要性のない反面調査を早々に実施した。
このような被告の対応は，被告が，民主商工会の会員である原告を特別視し，不利益な取扱いを企図して本件調査を実施したものであることを示すものである。
したがって，本件調査は違法である。
２　争点(2)（推計の合理性）について
(1)　　被告の主張
ア被告の採用した事業所得金額の推計方法
(ア)　被告は，原告の取引先等に対する反面調査等によって把握した本件係争年分の原告の売上金額を基礎とし，青色申告事業者の中から，原告と業種及び業態，事業規模並びに立地条件が類似している者を同業者として抽出した上，上記同業者１６件（別表３，４の同業者欄記載のとおり）の本件係争年分の特前所得金額（売上金額から経費等の金額を控除した金額）の売上金額に対する割合（特前所得率）の平均値を乗じて原告の特前所得金額を算出し，その金額から事業専従者控除額を控除して，原告の事業所得金額を推計した。


(イ)被告が上記推計に際して設定した同業者の抽出基準は，次のとおりである（以下「本件抽出基準」といい，個別には，「要件①」などという。）。①　青色申告書により所得税の確定申告書を提出していること
②　塗装工事業を営む者であること
③　上記②以外の業種目を兼業していないこと
④　青色事業専従者がいること
⑤　事業所が尼崎税務署及びその隣接税務署管内にあること
⑥　年間を通じて事業を継続して営んでいること
⑦　売上金額が平成６年分については３１００万円以上１億２５００万円未満，平成８年分については３５００万円以上１億４１００万円未満であること
（倍半基準）
⑧　対象年分の所得税について，不服申立て又は訴訟が係属中でないこと
イ同業者の抽出について
(ア)抽出基準の合理性
本件抽出基準は，被告が把握し得た原告の事業内容に基づき設定したものであり，同基準により抽出された同業者は，原告と業種，業態及び事業規模等において類似性を有するものである。
また，上記同業者は，青色申告事業者であり，また，更正等に対して不服申立てをしている者を除外しているから，その数値の正確性も担保されている。
よって，本件抽出基準は，十分に合理的なものというべきである。
(イ)　抽出過程の合理性
ａ　同業者の抽出は，大阪国税局長の発した一般通達に基づき，各税務署長が機械的に本件抽出基準に該当するすべてを抽出したものであるから，その過程に被告の恣意が介在する余地はない。
ｂ原告は，２件の事業者が本件抽出基準を満たすのに，被告の抽出から排除されている旨主張する（後記(2)イ(ア)）。しかしながら，上記２件の事業者は，本件抽出基準を満たす同業者に該当するとは認められない（主張の詳細は，後記第４の２(3)イ(ア)ｂ〔後記２２，２３頁〕参照。）。
ウよって，被告の採用した推計方法が合理的であることは明らかである。
(2)　　原告の主張
ア抽出基準の不合理性
本件抽出基準は，いずれも基準として不明確で合理性に乏しく，同基準によっては，正確な同業者の特前所得率の平均値を算定することはできない。
イ抽出過程の不合理性
被告は，抽出基準を満たす者のうち所得率の低い者を恣意的に排除して同業者を抽出しているから，抽出過程の合理性は認められない。このことは，次の点から明らかである。
(ア)所得率の低い同業者２件が抽出から排除されていること原告側の調査の結果，被告の設定した抽出基準を満たすにもかかわらず抽出から排除されている者が，２件存在することが判明した。上記２件の同業者の特前所得率は，被告の抽出した同業者１６件の特前所得率の平均値よりも格段に低い。
このように，何らの調査権限を持たない原告側の調査によって所得率の低い２件の同業者の抽出漏れが発見されていることからすれば，被告は，所得率の低い同業者を多数排除している公算が大きいというべきである。
(イ)同業者の特前所得率の平均値の非現実性
被告の抽出した同業者１６件の特前所得率は，いずれも２０％前後という高率であり，事業者の多くが赤字の状態にある現在の社会経済情勢に照らして非現実的な数値である。これは，被告が所得率の高い同業者のみを抽出したことを裏付けるものである。
(ウ)本件各処分時の抽出同業者の特前所得率の平均値の不自然性被告は，本件各処分時には，尼崎税務署管内から抽出した事業者４件を基に特前所得率の平均値を算出している。しかし，その数値は，被告が本件訴訟提起後に抽出した同業者のうち尼崎税務署管内の同業者５件（別表３・４）の特前所得率の平均値と大きくかけ離れており，不自然である。このことは，被告が同業者の抽出に際して，恣意を働かせたことを裏付けるものである。
３　争点(3)（原告の事業所得金額）について
(1)　　被告の主張
被告が本件訴訟において主張する本件係争年分の原告の事業所得金額及びその算出根拠は，次のとおりである。
ア売上金額（別表２－①）
(ア)　平成６年分　　６２１９万１２３０円
(イ)　平成８年分　　７００１万２４３４円
イ同業者の特前所得率の平均値（別表２－②，別表３・４）
(ア)　平成６年分　２０．０４％
(イ)　平成８年分　２１．５４％
ウ特前所得金額（別表２－③）
(ア)　平成６年分　　１２４６万３１２２円
(イ)　平成８年分　　１５０８万０６７８円
エ事業専従者控除額（別表２－④）
(ア)　平成６年分　　８０万円
(イ)平成８年分　　８６万円
オ事業所得金額（別表２－⑤）
(ア)　平成６年分　　１１６６万３１２２円
(イ)平成８年分　　１４２２万０６７８円
カまとめ
上記オの事業所得金額は，本件各処分における事業所得金額（平成６年分が１１０９万０９６３円，平成８年分が１１６７万９６５１円）をいずれも上回る。
よって，原告の事業所得金額の範囲内でなされた本件各処分は適法である。
(2)　　原告の主張
ア　被告の上記主張のうち，(1)エ（事業専従者控除額）は認めるが，その余はいずれも否認ないし争う。
イ　原告の本件係争年分の売上金額は，平成６年分が６２１３万４２８５円，平成８年分が７００１万１７１９円である（別表５・６の現金売上欄の年間計欄）。
ウ　原告の事業所得金額は，平成６年分が５０５万３４２９円，平成８年分が５００万１８３２円である（別表５・６の概算利益欄の年間計欄）。
４　争点(4)（実額反証）について
(1)　　原告の主張


原告の本件係争年分の売上金額及び必要経費の各費目の実額は，別表５及び６記載のとおりであり，事業所得金額は，平成６年分が５０５万３４２９円，平成８年分が５００万１８３２円である。
(2)　　被告の主張
ア　実額反証における立証の範囲と程度について
納税者が，所得金額の実額を主張して，課税庁のした推計課税の違法性を立証するためには，①その収入金額がすべての取引先からのすべての取引についての捕捉漏れのない総収入金額であること，②必要経費が実際に支出されたこと，③必要経費が総収入金額と対応すること，④必要経費が当該事業と関連性を有することを，合理的な疑いを容れない程度まで立証しなければならない。そのためには，収入及び必要経費が日々継続的に記帳された会計帳簿によって算出されることが必要であり，その帳簿の真実性，正確性を原始記録によって確認することが不可欠である。
納税者がこのような会計帳簿を提出せず，原始記録をもって実額主張の根拠とするためには，上記資料が取引に接着して作られ，かつ完全に保存されているとともに，それが会計帳簿と同程度ないしそれ以上に信用性のあるものでなければならない。
イ原告の実額反証が不十分であること
(ア)日々継続的に記録された会計帳簿が存在しないこと原告は，日々継続的に記録された会計帳簿なるものとして，「売上帳」及び「経費明細帳・給与明細」を提出している。
しかし，「売上帳」の記載に関する原告の主張が極めて不自然であること，「経費明細帳・給与明細」には本件訴訟提起後に作成されたことがうかがわれる甲号証番号が印字されていることなどからすれば，上記各書類は，日々継続的に記録された会計帳簿とは認められず，これによって原告の真実の所得金額を把握することはできないというべきである。
(イ)原始記録の信ぴょう性
原告は，原始記録として請求書，領収書等を提出している。しかし，これらの中には，後日作成された形跡があったり，手書きによる加除訂正が認められるものが存在するほか，領収書の支払先・支払内容等が明らかでないもの，年分の違う領収書の内容が記載されているもの，事業との関連性が明確でないものなどが多数存在し，実額反証のための書証としての信ぴょう性が低いといわざるを得ない。
(ウ)以上より，原告の総収入金額と必要経費の実額が合理的疑いを容れない程度まで立証されたとはいえず，原告の実額反証は認められない。
第４　当裁判所の判断
１　争点(1)（推計の必要性及び調査の適法性）について
(1)　事実の認定
証拠（甲９〔一部〕，乙１３の１・２，乙１５，証人Ｂ，原告本人〔一部〕）及び弁論の全趣旨を総合すると，次の事実が認められる。
ア　本件調査の開始
被告は，平成９年１０月，原告の平成６年分ないし平成８年分の所得税の確定申告書に記載された所得金額，及び平成６年ないし平成８年の各課税期間の消費税の確定申告書に記載された課税標準額が適正なものであるかを確認するため，部下職員であるＢ上席国税調査官（以下「Ｂ調査官」という。）をして，原告の所得税及び消費税の調査（以下「本件調査」という。）に当たらせることになった。
イ　平成９年１０月から１２月までの調査
(ア)　そこで，Ｂ調査官は，平成９年１０月１３日午前１０時ころ，尼崎市内の原告の事業所兼居宅（以下「原告方」という。）に赴いた。しかし，原告は不在であったため，応対した原告の妻に対し，同月２２日に再度来訪する旨伝え，その旨を記載した連絡せんを投函して，原告方を辞去した。翌１４日，Ｂ調査官は，原告から日程変更を希望する旨の電話連絡を受け，平成９年１１月４日午前１０時ころ原告方に赴くことを約した。その際，Ｂ調査官は，原告に対し，平成６年から平成８年までのすべての帳簿等を準備しておくよう依頼するとともに，税理士資格のない第三者の立会いは認められないことを伝えた。
(イ)　Ｂ調査官ほか２名は，平成９年１１月４日午前１０時ころ，原告方に赴いたところ（第１回臨場調査），原告及び原告の妻のほかに，尼崎民主商工会の事務局員２名及び会員２名を同席させていたので，第三者の立会いのない状態での帳簿書類の提示を要請した。
これに対し，原告は，「調査理由を教えてもらわないとあかん。」と述べ，上記要請に応じようとしなかった。
そこで，Ｂ調査官は，調査理由について，所得税と消費税の申告書に記載された内容の確認である旨説明するとともに，税理士資格のない第三者の立会いの下に調査を進めれば守秘義務違反になるおそれがあることを指摘するなどして，約１時間にわたり説得を試みたが，原告は，第三者の立会いのない状態での調査に応じなかった。
このため，Ｂ調査官は，同日の調査を断念して，原告方を辞去した。(ウ)Ｂ調査官は，原告の第１回臨場調査での態度に照らして調査の円滑な進展が認められないと判断し，同日（平成９年１１月４日）午後１時５０分ころ，原告の取引金融機関であるＦ信用金庫尼崎支店に赴き，反面調査を行った。これを知った原告は，同日午後４時ころ，原告の妻及び尼崎民主商工会事務局員１名とともに，尼崎税務署を訪れ，第１回臨場調査において具体的な調査理由を開示しなかったこと，原告の承諾なしに上記反面調査を行ったことなどを理由に，調査に対して抗議した。これに対し，応対したＢ調査官らは，原告に対し，調査理由については消費税と所得税の申告内容の確認である旨，反面調査については原告の同意がなくても必要と認められる場合には行うものである旨説明した上，再度，第三者の立会いのない状態で調査に協力するよう要請した。(エ)　Ｂ調査官は，次回の調査日を調整するため，平成９年１１月５日午前８時５０分ころ，原告方に電話をかけたところ，原告が不在であったため，原告の妻に原告から連絡するよう伝言を要請した。
しかし，その後原告からの連絡はなく，Ｂ調査官が複数回にわたり電話をかけるも原告は不在であった。そこで，Ｂ調査官は，同月１１日午前８時３０分ころ，原告方に再度電話をかけたところ，原告が応対し，同月１８日午前９時３０分ころに原告方に赴くことを約した。
(オ)　Ｂ調査官は，平成９年１１月１４日午後１時１５分ころ，Ｆ信用金庫尼崎支店に赴き，前記反面調査の際に依頼していた預金口座の復元の内容の確認作業等を行っていた。


すると，同日午後２時ころ，原告及び原告の妻が，同支店を訪れ，Ｂ調査官に対し，「本人の承諾がないのに銀行調査を行うのは許されない。」などと抗議した。
このため，Ｂ調査官は，調査を中断し，同支店を辞去した。(カ)Ｂ調査官ほか１名は，平成９年１１月１８日午前９時３０分ころ，原告方に赴いた（第２回臨場調査）。
これに対し，原告は，応接セットのテーブルの上に帳簿書類等を用意していたが，第１回臨場調査時と同様，尼崎民主商工会の事務局員２名及び会員１名を同席させるとともに，Ｂ調査官らに対して調査理由の説明を求めた。そこで，Ｂ調査官は，調査理由について，所得税と消費税の申告内容の確認である旨説明し，守秘義務に違反するおそれがあることから，第三者を退席させた上で調査に協力するよう要請して，約３０分間にわたり，調査への協力を説得したが，原告が，「そんなんは理由になっていない。」と述べて上記調査理由の説明に納得せず，Ｂ調査官の説得に応じようとしなかったため，同日も調査を断念して，原告方を辞去した。
(キ)　その後も，Ｂ調査官は，平成９年１１月から１２月にかけて，原告方に赴いたり電話をかけるなどして，第三者の立会いのない状態での調査に協力するよう複数回にわたり要請したが，調査理由の開示や第三者の調査立会いを求める原告及び原告の妻の態度は変わらなかった。
ウ　平成１０年１月以降の調査
(ア)　Ｂ調査官は，平成１０年１月１９日午後３時１５分ころ，原告方に赴いたが，原告は不在であり，応対した原告の従業員に対し，同月２３日までに連絡がなければ更正処分を行う旨を記載した連絡せんを入れた封筒を原告に渡すように依頼して，原告方を辞去した（乙１３の１・２）。
これに対し，原告は，同月２２日午後４時ころ，Ｂ調査官に電話をかけ，同月２８日に原告方に来所してほしい旨申し立てたので，Ｂ調査官は，検討の上，原告が帳簿書類を持参して尼崎税務署に来署するよう電話で伝えた。すると，原告は，翌日（平成１０年１月２３日），Ｂ調査官に対し，同月２８日午前１０時に来署する旨連絡した。
(イ)　そして，原告は，原告の妻及び尼崎民主商工会事務局員１名とともに，平成１０年１月２８日午前１０時２０分ころ，尼崎税務署を訪れた。その際，原告は，帳簿書類として平成８年分の領収書つづり４冊及び必要経費に係る科目ごとの合計金額を記載した集計表を持参していたが，帳簿や売上げに関する記録は持参しておらず，平成６年分及び平成７年分については，何も持参していなかった。
Ｂ調査官は，原告が持参した平成８年分の領収書つづりを検討するには，上記集計表のほかに，「経費明細帳・給料明細」（甲Ｅ５９ないし１２１参照）のような明細がなければ，どの領収書がどの経費の科目に計上されているか不明であることなどから，原告に対し，持参した書類を預かること又はコピーを取ることの了承を求めたが，原告はこれを拒否した。
また，Ｂ調査官は，原告に対し，必要経費に計上されている給与の内容を確認するため，従業員の住所，氏名等を明らかにするよう要請したが，原告はこれも拒否した。
さらに，Ｂ調査官は，売上げ及び外注費に係る帳簿書類を確認するため，原告に対し，帳簿書類の提示を要請したが，原告はこれも拒否した。このため，Ｂ調査官は，原告に対し，被告において調査した金額に基づき修正申告をすることをしょうようしたが，原告はこれに応じなかった。
エ　本件各処分
以上の経過により，被告は，担当職員の度重なる説得にもかかわらず，原告が一貫して調査に関係のない第三者の立会いを要求し続け，所得金額等が確認できる帳簿書類等を提示しなかったことから，平成１０年２月３日，やむを得ず推計により算定した所得金額により，原告の本件係争年分の所得税の更正処分等を行った。
(2)検　討
ア　推計の必要性について
以上の事実によれば，原告は，Ｂ調査官が再三にわたって第三者の立会いのない状態での調査に応じるよう要請しても，臨場調査時には，調査理由の開示及び第三者の立会いに固執して上記要請を拒否し，尼崎税務署における調査時にも，帳簿書類の一部を提示したのみで，すべての帳簿書類の提示の要請には全く応じなかったのである。原告の上記対応からすれば，原告の調査に対する非協力的な姿勢は明確であって，原告のこのような姿勢が改められることも容易に期待し得ない状況にあったということができる。
そうすると，被告が，原告の事業所得金額について，原告に対する質問検査等によってこれを把握することが困難であると判断して，独自の調査の上，その結果を基に推計の方法によって上記金額を算出したことは，やむを得なかったものであると認められる。
よって，本件における推計の必要性はあるものというべきである。
イ調査の適法性について
(ア)原告の主張と一般論
ａ　原告は，本件調査は，①事前通知を経ずに調査が行われたこと，②調査理由が開示されなかったこと，③原告が希望する第三者の立会いが認められなかったこと，④必要性のない反面調査が早々に行われたことなどから，本件調査が違法であると主張する。
ｂ　しかしながら，質問検査権（所得税法２３４条１項）を行使する際の，質問検査の範囲，程度，時期，場所等の実定法上特段の定めのない実施の細目については，質問検査の必要があり，かつ，これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り，権限ある税務職員の合理的な選択，裁量に委ねられているものと解するのが相当である（最高裁昭和４８年７月１０日決定・刑集２７巻７号１２０５頁参照）。
(イ)　本件への当てはめ
ａ①事前通知を経ていないとする点について
前記認定のとおり，Ｂ調査官は，当初原告に事前連絡をせずに原告方に赴いたものの，原告が不在であったことから，改めて原告と調査日を調整した上で第１回臨場調査を行っているのであって，当初の事前通知がなかったことをもって，裁量の逸脱があったものとはいい難い。
ｂ　②調査理由が開示されなかったとする点について


Ｂ調査官が，調査理由について本件係争年分の所得税等の申告内容の確認である旨告げていることは，前記認定のとおりであるから，調査理由を開示していなかったことを理由に裁量逸脱があったものとはいえない。ｃ③第三者の立会いを認めなかったとする点について質問検査は，調査対象者の資産，営業上の秘密等に立ち入るのみならず，取引先たる第三者の秘密事項等にも調査が及ぶおそれがあることなどを考慮すれば，Ｂ調査官が，原告の要求する立会人らの下での調査を拒否したことは，税務職員の裁量に委ねられた範囲内の行為であるというべきである。
ｄ　④反面調査の違法性について
前記認定事実によれば，原告は，第１回臨場調査の時点から，調査理由の開示に固執し，第三者の立会いのない状態での帳簿書類の提示を強く拒否する姿勢を明らかにしていたのであるから，このような原告の態度にかんがみ，Ｂ調査官が，調査の適切かつ円滑な遂行の観点から第１回臨場調査の直後に反面調査を行ったことは，被告の部下職員の裁量の範囲内の行為であり，調査の方法等にも違法な点はないというべきである。
(ウ)まとめ
以上によれば，原告の上記主張はいずれも理由がなく，その他，本件調査に関して被告の裁量逸脱があったといえる事情はない。よって，本件調査が違法であったものとは認められない。
２争点(2)（推計の合理性）について
(1)事実の認定
証拠（甲１，乙１～１３〔各枝番を含む。〕，１５，１６，２１～２７〔各枝番を含む。〕，証人Ｂ，証人Ｃ）及び弁論の全趣旨を総合すると，次の事実が認められる。
ア　本件各処分段階における推計
被告は，本件各処分をするに際し，尼崎税務署管内の事業者を対象に，平成６年分ないし平成８年分の売上金額を基に，倍半基準（原告の売上金額の２分の１から２倍の範囲内にある売上金額）等を設定した上，同業者として４件を抽出し，その特前所得率の平均値を基に，原告の事業所得金額（平成６年分１１０９万０９６３円，平成８年分１１６７万９６５１円）を算出した。
イ　異議決定段階における推計
被告は，原告の本件各処分に対する異議を受け，抽出対象署を尼崎税務署管内及び隣接署管内に拡大して，改めて１８件の同業者を抽出し，その特前所得率の平均値を基に，次のとおり，原告の事業所得金額を算出した。
(ア)売上金額
平成６年分　６２１９万１２３０円
平成８年分　６９８７万９８５４円
(イ)同業者の特前所得率の平均値
平成６年分　２０．５４％
平成８年分　２１．３１％
(ウ)原告の事業所得金額
平成６年分　１１９７万４０７８円
平成８年分　１４０３万１３９６円
ウ　審査裁決段階における推計
国税不服審判所長は，被告が異議決定の際に抽出した同業者１８件についてその適否を検討したところ，そのうち２件については，その業態が必ずしも原告と類似しているとは認められないとし，その余の１６件については，青色申告書を提出している者で，業種，業態及び事業規模が原告と類似していると認め，上記１６件の特前所得率の平均値を基に，次のとおり，原告の事業所得金額を算出した（甲１）。
(ア)売上金額
平成６年分　６２１９万１２３０円
平成８年分　６７２９万２６６８円
(イ)同業者の特前所得率の平均値
平成６年分　２０．６２％
平成８年分　２１．０１％
(ウ)原告の事業所得金額
平成６年分　１２０２万３８３１円
平成８年分　１３２７万８１８９円
エ　本件訴訟係属段階における推計
（被告が本件訴訟において主張する原告の事業所得金額の算出根拠である。）(ア)　被告（具体的には，本件訴訟の元指定代理人で，大阪国税局訟務官室所属のＣ）は，本件訴訟係属後，再度，原告の取引先に対して調査等を実施するなどして（乙２１～２７〔各枝番を含む。〕），その結果を踏まえ，改めて本件抽出基準（前記第３の２(1)ア(イ)①ないし⑧〔前記５頁〕）を設定した。(イ)　大阪国税局長は，原告の事業所所在地を所轄する尼崎税務署並びに同署に隣接する西淀川税務署，東淀川税務署，豊能税務署，西宮税務署及び伊丹税務署の各税務署長に対し，本件係争年分を通じて，本件抽出基準をいずれも満たす者をすべて抽出の上，報告することを求める旨の通達を発した（乙１～６・いわゆる通達回答方式）。
上記通達が出されるに至る諸手続にも，大阪国税局訟務官室所属のＣが関与している。
(ウ)　上記通達に基づき，各税務署長から正式に回答された同業者の総数は，１６件であり，これらの者の本件係争年分の売上金額，売上原価及び一般経費の額，並びに特前所得額及び特前所得率は，別表３及び４のとおりである（乙７～１２）。
ところで，審査裁決段階での同業者１６件の特前所得率と，本件訴訟係属段階での同業者１６件の特前所得率とは異なる。それゆえ，上記両段階での同業者は，同じく１６件であるが，その同業者は一部異なっている。(エ)　被告（大阪国税局訟務官室）は，上記本件訴訟係属段階での１６件の特前所得率の平均値を基に，別表２記載のとおり，原告の事業所得金額を算出した。
(2)抽出基準の合理性
ア　当裁判所の判断


上記認定事実によれば，被告が本件訴訟係属段階において採用した抽出基準は，被告の調査等によって把握し得た原告の業種，業態，所在地及び事業規模等に基づき，所得率に影響を及ぼし得ることが経験則上認められる要素を勘案して設定されたものであり，当該基準により抽出された同業者と原告との間には，業種の同一性，事業所の近接性，事業規模の近似性等の類似性が認められるから，同業者の類似性を判別する要件として合理的なものである。また，抽出対象となる同業者は，申告内容に一定の裏付けを有する青色申告者であって，かつ，更正等に対し不服申立て等をしている者が除外されているから，所得率等の算出根拠となる資料の正確性も担保されているといえる。したがって，被告が採用した同業者の抽出基準には，合理性があるものと認められる。
イ上記判断に反する原告の主張の検討
(ア)   原告は，前記第３の２(2)アのとおり，本件抽出基準の不合理性を主張し，具体的には，①原告の業種とされている「塗装工事業」は，その業態が多種多様であること，②「兼業」の基準が不明確であること，③対象地域の範囲や売上金額の範囲（倍半基準）にも合理性が乏しいことなどを理由として挙げる。(イ)　しかしながら，推計による所得金額の算出においては，業種，業態，所在地及び事業規模が類似する同業者を複数抽出し，その平均値を算出することによって，各々の同業者の営業条件等に関する個性や所得率の開差が平均化されることになるから，原告と同業者との業態等の差異が同業者率の平均化で捨象されない顕著な特殊事情等が存しない限り，推計課税の方法自体の合理性が失われるものではないところ，原告の主張する各事情は，いずれも上記特殊事情等に当たるものとはいえない。
(ウ)　よって，上記原告の主張は，採用することができない。
(3)抽出過程の合理性
しかしながら，本件抽出基準に基づく同業者の抽出過程には，被告側の恣意が介在したとの疑いを払拭することができず，抽出過程の合理性は認められないというべきである。以下，その理由を詳論する。
ア抽出過程の合理性の主張立証について
同業者の抽出過程の合理性については，課税庁の行う抽出が，抽出基準に基づき機械的に行われ，課税庁の恣意が介在する余地のないものでなければならず，そのような恣意性が排除されれば，抽出過程の合理性が認められるということができる。
被告は，前記認定のとおり，本件訴訟係属段階において，いわゆる通達回答方式によって同業者を抽出している。このような方式は，一般的には，抽出過程における課税庁の恣意が介在する余地が少ないものと認められるから，同方式に則って抽出が行われたことが立証された場合には，特段の事情のない限り，恣意性の排除が認められるものということができる。
しかしながら，元来，抽出過程の合理性の主張立証責任は，被告が負うものであることはいうまでもなく，また，通達回答方式による抽出の機械性も絶対的なものとまではいえないから，原告において，同業者の抽出が機械的に行われたことに疑いを持たせるに足りる特段の事情を主張立証した場合には，被告において合理的な反論を行わない限り，抽出過程の合理性を認めることはできないというべきである。
イ　同業者の抽出漏れの有無について
原告は，本件において抽出過程の合理性に疑いを生じさせる事情として，所得率の低い同業者２件が恣意的に抽出から排除されたとの事実を主張する。そこで以下，この点について検討する。
(ア)当事者の主張立証等の内容の整理
同業者２件の抽出漏れに関する原告の主張立証，及びこれに対する被告の反論の内容は，次のとおりである。
ａ　原告の主張立証
原告は，抽出から排除された同業者として，Ｄ及びＥの２名（以下両名を「Ｄら」という。）を指摘し，これらに関する書証として，次の各書類を提出している。
(ａ)　平成６年分
ⅰ　Ｄ名義の平成６年分確定申告書控えの写し（甲２１の２）及び
同年分青色申告決算書控えの写し（甲４，１９）
ⅱ　Ｅ名義の平成６年分青色申告決算書控えの写し（甲６・甲２０）
(ｂ)　平成８年分
Ｄ及びＥ各名義の平成８年分青色申告決算書控えの写し（４頁中１頁目のみ〔甲５，７〕）
(ｃ)　以下，上記(ａ)(ｂ)の各書類を「本件申告書類」といい，確定申告書控えの写しを「申告書」，青色申告決算書控えの写しを「決算書」などという。
ｂ被告の反論
これに対し，被告は，Ｄらが本件抽出基準を満たす同業者に当たるとは認められない旨反論するが，その具体的な内容は，次のとおりである。
(ａ)　平成６年分の申告書類について
原告らが書証として提出した平成６年分の申告書類からでは，次のとおり，Ｄらが本件抽出基準を満たすとは認めることができない。
ⅰ　Ｄの申告書及び決算書の原本の不存在
Ｄの申告書（甲２１の２）及び決算書（甲１９）は，申告書類控えの写しにすぎず，その原本を確認できない以上，これらと同内容の申告書や決算書が現実に所轄税務署に提出されたかは，不明というべきである。なお，所轄税務署においても，Ｄらの平成６年分の申告書類の原本は，既に廃棄されている。
ⅱ　Ｄの決算書４頁目の不存在
また，決算書（甲１９）については，４頁目が写しすら提出されておらず，同頁に抽出対象から除外すべき何らかの記載がされていた可能性も否定することができない。
ⅲ　Ｅの申告書の不存在
Ｅについては，その申告書が，その写しすら提出されていないから，抽出基準の該当性を確認することができない。
(ｂ)　平成８年分の申告書類について
平成８年分の申告書類については，所轄税務署に保存されているので，原本の確認が可能である。
しかし，被告は，本件抽出基準において，平成６年分及び平成８年分のいずれについても抽出基準に該当する者を抽出することとしている。したがって，Ｄらが，仮に平成８年分が抽出基準を満たしても，前記(ａ)のとおり平成６年分が抽出基準を満たすとは認められない以上，同業者として抽出すべき者に当たるとは認めることができない。
(イ)Ｄらの本件抽出基準該当性の検討
ａ　平成６年分について
(ａ)　Ｄの申告書類の記載内容
Ｄの平成６年分の申告書類の記載内容を，本件抽出基準の各要件ごとに検討する。


ⅰ　要件①（青色申告書により所得税の確定申告書を提出していること）について
Ｄの申告書類が，いずれも青色申告者の提出する書面であることは明らかである。
ⅱ　要件②（塗装工事業を営む者であること）について申告書（甲２１の２）及び決算書（甲１９）のいずれにも，「業種名」又は「職業」欄には「建築塗装」と記載され，「屋号」欄には「Ｄ塗装」と記載されている。
ⅲ　要件③（上記②以外の業種目を兼業していないこと）について決算書（甲１９）の「減価償却費の計算」欄に，乗用車等の減価償却資産に関する記載があるが，兼業をうかがわせる記載はない。
ⅳ　要件④（青色事業専従者がいること）について
申告書（甲２１の２）の「事業専従者欄」並びに決算書（甲１９）の「専従者給与」欄及び「専従者給与の内訳」欄に，事業専従者名等の記載がある。
ⅴ　要件⑤（事業所が尼崎税務署及びその隣接税務署管内にあること）について
申告書（甲２１の２）の「住所（又は事業所・事務所・居所など）」欄及び決算書（甲１９）の「事業所所在地」欄に，いずれも尼崎市内の所在地の記載がある。
ⅵ　要件⑥（年間を通じて事業を継続して営んでいること）について決算書（甲１９）の「月別売上（収入）金額及び仕入金額」欄の１月から１２月までの各欄に，決算額の記載がある。他方，「特殊事業」欄には，記載がない。
ⅶ　要件⑦（売上金額）について
決算書（甲１９）の「売上（収入）金額」欄に記載された金額は８２８２万３０９２円であり，いずれも倍半基準の範囲内である。
(ｂ)　Ｅの申告書類の記載内容
次に，Ｅの平成６年分の申告書類の記載内容を，本件抽出基準の各要件ごとに検討する。
ⅰ　要件①（青色申告書により所得税の確定申告書を提出していること）について
Ｅの申告書類が，いずれも青色申告者の提出する書面であることは明らかである。
ⅱ　要件②（塗装工事業を営む者であること）について決算書（甲２０）の「業種名」欄には「塗装」と記載され，「屋号」欄には「Ｅ塗工店」と記載されている。
ⅲ　要件③（上記②以外の業種目を兼業していないこと）について決算書（甲２０）の「減価償却費の計算」欄には，機械器具等の減価償却資産に関する記載があるが，兼業をうかがわせる記載はない。
ⅳ　要件④（青色事業専従者がいること）について
決算書（甲２０）の「専従者給与」欄及び「専従者給与の内訳」欄に，事業専従者名等の記載がある。
ⅴ　要件⑤（事業所が尼崎税務署及びその隣接税務署管内にあること）について
決算書（甲２０）の「事業所所在地」欄に尼崎税務署の隣接税務署管内である大阪市西淀川区内の所在地の記載がある。ⅵ　要件⑥（年間を通じて事業を継続して営んでいること）について決算書（甲２０）の「月別売上（収入）金額及び仕入金額」欄のうち売上（収入）金額の１月から１２月までの各欄に，いずれも決算額の記載がある。他方，「特殊事業」欄には，記載がない。
ⅶ　要件⑦（売上金額）について
決算書（甲２０）の「売上（収入）金額」欄に記載された金額は，５７２３万１６１０円であり，平成６年分の倍半基準の範囲内である。
(ｃ)　当裁判所の判断
以上のとおり，Ｄらの平成６年分の申告書類の内容を検討すると，いずれも本件抽出基準の要件①ないし⑦に適合しており，同基準から除外すべき事情等の記載も存在しない。
また，要件⑧（不服申立て等をしていないこと）に該当する事情もうかがわれない。
したがって，本件申告書類の内容等に照らせば，平成６年分について，Ｄらの平成６年分の申告書類は，いずれも本件抽出基準を満たすと認められるというべきである。
(ｄ)　被告反論の検討
ⅰ被告は，前記のとおり，本件申告書類から平成６年分の本件抽出要件該当性を判断することができない理由として，①申告書及び決算書（Ｄ）の原本の不存在，②決算書４頁目（Ｄ）及び申告書（Ｅ）の各写しの不存在を挙げる。
ⅱ　①（原本の不存在）の主張について
しかしながら，Ｄの申告書（甲２１の２）には税務署受付印欄に尼崎税務署の受付印が付されていることからすれば，同書面が現実に税務署に提出された書面の控えの写しであることは，優に認められるところである。また，同人の決算書（甲１９）も，上記申告書と同じ所得金額が記載されているなど，内容において上記申告書との間に矛盾が認められない以上，現実に税務署に提出された書面の控えの写しであると推認するのが相当である。
したがって，原本の不存在を理由とする被告の上記主張は，採用することができない。
ⅲ　②（写しの一部の不存在）の主張について
また，被告は，Ｄの決算書４頁目及びＥの申告書の不存在を指摘するものの，提出された本件申告書類のみでは具体的にどの点を判断するに足りないのか，すなわち，上記不存在部分のうちのどの記載事項を本件抽出基準のどの要件との関係で確認する必要があるのかについて，具体的に主張していない。ところで，前記(ａ)(ｂ)における検討によれば，原告から提出された本件申告書類は，本件抽出基準の各要件の存否を具体的に判断するに足りる内容が記載されており，これによってＤらの本件抽出基準該当性を推認することができることは前記のとおりである。
そうすると，Ｄらの申告書類の一部が存在しないとしても，当該部分の記載内容を確認する具体的必要性が明らかでない以上，このことは，上記推認を妨げるものではなく，被告の上記主張は，失当というべきである。
ｂ　平成８年分について


(ａ)　本件訴訟で提出されている平成８年分の本件申告書類は，前記のとおり，Ｄ，Ｅいずれについても，決算書の１頁目のみである。(ｂ)　しかし，同頁の記載は，事業所所在地，業種名及び屋号欄が平成６年分と同様の内容であり，売上金額も平成８年分の倍半基準の範囲内であり，本件抽出基準の要件に適合するものとなっている。
また，被告は，所轄税務署で平成８年分の申告書類の原本を確認しているが，その結果を踏まえた反論は特に行っていない。(ｃ)　以上に照らせば，平成８年分についても，本件抽出要件を満たすと認めるのが相当である。
ｃまとめ
以上より，Ｄらは，平成６年分及び平成８年分のいずれについても本件抽出基準を満たす者であるから，被告は，本来，本件推計に際して，上記両名を同業者として抽出すべきであったと認められる。
(ウ)Ｄらの特前所得率
そこで，本件申告書類の記載内容に基づき，Ｄらの特前所得率を計算すると，次のとおりとなる。
ａＤ
(ａ)　売上金額
平成６年分　　　８２８２万３０９２円
平成８年分　１億０１５７万７５３５円
(ｂ)　特前所得金額
平成６年分　　　　２８７万４０８９円
平成８年分　　　　５５８万１０８１円
(ｃ)　特前所得率
平成６年分　　　３．４７％
平成８年分　　　５．４９％
ｂＥ
(ａ)　売上金額
平成６年分　　　５７２３万１６１０円
平成８年分　　　６７７３万５５５０円
(ｂ)　特前所得金額
平成６年分　　　　６９４万３３５４円
平成８年分　　　　－２１万３８７７円
(ｃ)　特前所得率
平成６年分　　１２．１３％
平成８年分　　－０．３１％
ウ　抽出過程の合理性の検討
(ア)不合理性－その①
以上によれば，本件においては，被告と比べればはるかに少ない調査能力しかない原告側の調査によっても，抽出漏れの同業者が２件も発見されたのであり，これらの存在は，被告の抽出した同業者数が１６件であったことに照らすと，軽視し難いものであるといわなければならない。
しかも，上記２件は，いずれも，その特前所得率が被告の抽出した同業者の特前所得率の平均値を大幅に下回っているのである。このような抽出漏れの同業者の存在は，単純な見落とし等によって通常生じ得る抽出漏れと捉えるには，不自然であり，かえって，上記２件の特前所得率の著しい低さに照らせば，抽出過程における恣意の介在をうかがわせる事情として評価せざるを得ない。
(イ)　不合理性－その②
ａ　抽出された同業者等の変遷過程
前記(1)で認定したとおり，本件で，尼崎税務署，国税不服審判所，大阪国税局訟務官室が抽出した同業者，同業者の特前所得率の平均値，原告の事業所得金額は，次のとおりである。
(ａ)　尼崎税務署（本件各処分）
ⅰ　同業者　尼崎税務署管内の４件
ⅱ　原告の事業所得金額
・　平成６年分　１１０９万０９６３円
・　平成８年分　１１６７万９６５１円
(ｂ)　尼崎税務署（異議申立て）
ⅰ　同業者尼崎税務署管内及び隣接署管内の１８件
ⅱ同業者の特前所得率の平均値
・　平成６年分　２０．５４％
・　平成８年分　２１．３１％
ⅲ　原告の事業所得金額
・　平成６年分　１１９７万４０７８円
・　平成８年分　１４０３万１３９６円
(ｃ)　国税不服審判所
ⅰ　同業者尼崎税務署管内及び隣接署管内の１６件
ⅱ同業者の特前所得率の平均値
・　平成６年分　２０．６２％
・　平成８年分　２１．０１％
ⅲ　原告の事業所得金額
・　平成６年分　１２０２万３８３１円
・　平成８年分　１３２７万８１８９円
(ｄ)　大阪国税局訟務官室
ⅰ　同業者尼崎税務署管内及び隣接署管内の１６件
（前記(ｃ)ⅰの同業者１６件とは一部異なる）
ⅱ同業者の特前所得率の平均値
・　平成６年分　２０．０４％
・　平成８年分　２１．５４％
ⅲ　原告の事業所得金額
・　平成６年分　１１６６万３１２２円
・　平成８年分　１４２２万０６７８円
ｂ　検　討
(ａ)　以上によると，尼崎税務署（本件各処分，異議決定），国税不服審判所，大阪国税局訟務官室が拠り所とする同業者は，すべて異なるにもかかわらず，不思議なことに，同業者の特前所得率の平均値がほぼ同一であり，そのため，原告の平成６年分，平成８年分の事業所得金額は，すべて本件各処分で認定された所得金額をわずかに上回るものである。
これは全くの偶然であろうか。上記ａの(ａ)ないし(ｄ)の各段階での同業者の抽出過程で，抽出作業に携わった関係者に，恣意の介在が全くなかったと断言できるであろうか。


平成１６年（行ケ）第５号　特許取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日　平成１７年３月２日
判決
原　　　　　　　　告　　株式会社前川製作所
原　　　　　　　　告　　株式会社ジャパンエナジー
両名訴訟代理人弁護士    山崎順一
同　　   　　　　　　   新井由紀
同　　　　　　弁理士    高橋昌久
被　　　　　　　　告　　特許庁長官　小川洋
指定代理人　　　　　　　井上哲男
同                      橋本康重同                      高木進同                      岡田孝博同                      涌井幸一同                      宮下正之
主文
１　原告らの請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第１　請求
特許庁が異議2002－71552号事件について平成15年11月13日にした決定を取り消す。
第２　事案の概要
本件は，後記本件特許について特許異議の申立てを受けた特許庁が本件特許を取り消す旨の決定を行ったため，本件特許の特許権者である原告らが，同決定の取消しを求めた事案である。
第３　当事者の主張
１　請求の原因
(1)　特許庁における手続の経緯
ア　原告両名は，平成11年６月21日，名称を「アンモニア冷凍装置」とする発明について特許出願（特願平11－174191号）をした。特許庁は，同出願につき，特許すべき旨の査定をし，平成13年10月19日，特許第3241694号として設定登録をした（以下，この特許を「本件特許」という。）。そして，本件特許は，同年12月25日付けで特許公報に掲載された（甲２）。
イ　本件特許の出願は，1992年（平成４年）11月27日に我が国を指定国に含んでなされた国際出願（PCT/JP92/01551，国内段階に移行して特願平６－502675号。以下「原出願」という。）の一部を分割してなされたものである。ウ　本件特許に対し，平成14年６月24日付けでＡから特許異議の申立てがなされ，同申立ては異議2002－71552号として特許庁に係属した。特許庁は，平成15年６月27日発送の通知書により取消理由通知を行い，これに対し，原告らは，平成15年８月26日，特許異議意見書（甲６）を提出するとともに，本件特許に係る明細書の「特許請求の範囲」及び「発明の詳細な説明」について訂正の請求（甲３）をした。
エ　特許庁は，上記事件について審理を遂げ，同年11月13日，上記訂正を認めるとした上，「特許第3241694号の請求項１ないし８に係る特許を取り消す。」との決定（以下「本件決定」という。）をし，同年12月８日，その謄本は原告らに送達された。
(2)　本件発明の要旨
前記訂正後の明細書（甲３。以下「本件訂正明細書」という。）に基づく本件発明の要旨は，次のとおりである。
ア　請求項１
「　冷媒圧縮機、凝縮器、膨張弁及び蒸発器を含む冷凍サイクルにより、冷凍若しくはヒートポンプサイクルを構成したアンモニア冷凍装置において、前記冷凍サイクル中にアンモニア冷媒とその中にある潤滑油で構成される作動流体組成物を含み、前記潤滑油の基油が、ポリオキシアルキレングルコールの末端のOH基の水素の一方が、炭素数１－６の炭化水素基によって封鎖されており、他方に水素が結合されているか、若しくは炭素数１－６のアルキル基によって封鎖されている１種又は２種以上のポリエーテル化合物であり、且つ前記冷凍サイクル内でのアンモニア冷媒と潤滑油の比率を、その重量比が、70：30から97：３に設定することにより、前記冷凍サイクル中におけるアンモニア冷媒とその中にある潤滑油が、アンモニア冷媒の蒸発温度でも２層分離することのないように構成したことを特徴とするアンモニア冷凍装置。」（以下，「本件発明１」という。）
イ　請求項２ないし８
前記請求項１を引用したうえ，これに発明の特定要件として他の構成を付加したものである。（以下，「本件発明２」～「本件発明８」という。）
(3)　本件決定の理由
本件決定は，本件発明１ないし８にかかる特許をいずれも取り消すべきものとしたが，その要点は，原出願からの分割出願である本件特許発明の明細書の記載事項は，原出願の出願の際に提出された明細書（甲４。以下「原明細書」という。）の記載の範囲を超えるものであるから，特許法44条２項本文による出願日の遡及は認められず，本件特許の出願日は実際の分割出願日（平成11年６月21日）であるとしたうえで，原明細書を主たる引用例として，本件発明の進歩性を否定したものである。
本件決定が，本件発明１ないし８が原明細書の記載の範囲を超えると判断した理由の要点は，下記のとおりである。
記ア　本件発明の構成の内には，潤滑油の基油が、ポリオキシアルキレングルコールの末端のOH基の一方が炭素数１の炭化水素基によって封鎖されており，他方に水素が結合されているポリエーテル化合物であるものが含まれる。しかるに，このようなポリエーテル化合物については，原明細書において，「１－４価アルコールの水酸基が，一部分でも未反応のままで残存するなら，得られたポリオールは，長時間使用する間で，スラッジを生成するため，好ましくない」（８頁11行～13行）との評価がされている。
また，原明細書には「表２に示す………及び比較例３～８の各（ポリ）エーテルは室温で不溶であるか，若しくは－50℃で相溶性を有していてもボンベテストで固化することが分かる。この結果これらの油は圧縮／凝縮／膨張を繰り返す冷凍サイクルに使用できないものである」（原明細書14頁後２行～15頁３行）との記載があるところ，ここでいう比較例７及び８はまさに上記ポリエーテル化合物にほかならない。


このように，原明細書の記載に照らせば，好ましくない例のものや，冷凍サイクルに使用できないものを本件発明に含めるようにして，『圧縮機運転中に固形物の生成もない。従って，従来のアンモニア冷媒の冷凍装置で不可欠であった油回収装置を省略することができ，そのため小型冷凍機としても使用することが可能となる。・・・』（本件訂正明細書【0084】）等の効果を記載することは，原明細書に記載された事項の範囲を超えるものである（本件決定５頁21行～７頁11行）。
イ　原告らは，本件発明の潤滑油は，原明細書５頁にいう「第２発明」（以下単に「第２発明」という。）に係るものであり、同「第１発明」の作動流体組成物に用いる潤滑油である「ポリオキシアルキレングルコールの末端のOH基の全てをOR基で置換したポリエーテル化合物」に限られるものでないと主張する。しかし，原明細書には，第１発明についての説明の後に「次に前記作動流体組成物を用いた第２発明について詳細に説明する」（原明細書10頁25行）と記載されているから，第２発明は第１発明の作動流体組成物を用いることを予定しているものと認められる（本件決定７頁13行～30行）。
ウ　仮に，本件発明の作動流体組成物に用いる潤滑油が原明細書の第１発明の潤滑油に限定されるものでないとしても，原明細書には，これらに係る具体的な化合物の開示はないというべきである。原明細書22頁表２記載の比較例７及び８の化合物は，「ポリオキシアルキレングルコールの末端のOH基の一方が，炭素数１の炭化水素基によって封鎖されており，他方に水素が結合されているポリエーテル化合物」であって，本件発明の構成を充足するが，原明細書において，これらの化合物はアンモニア冷凍サイクルに使用できないものとして開示されているのであるから，原明細書にはかかる化合物を用いた冷凍装置の発明は開示も示唆もないというべきである（本件決定７頁31行～８頁７行）。
(4)　原告らの主張に係る本件決定の取消事由
本件決定が，訂正を認められた本件訂正明細書（甲３）の記載事項が原明細書（甲４）の記載の範囲を超えると判断するに当たって採用した理由付けは，原明細書の文言に拘泥した形式論に終始し，その結果，原明細書の実質的内容の理解を誤ったものであって，いずれも失当である。
なお，本件の出願日はその現実の出願日である平成11年６月21日であると判断されることになれば，本件が原出願の国際公開（平成６年（1994年）６月９日）がされた後の分割出願であるため，本件特許の進歩性は当然に否定されることになることは争わない。
ア　本件決定の説示事項アについて
本件決定は，原明細書における下記①及び②の記載を引用したうえ，本件発明には，これらの記載によれば，好ましくないものまたは冷凍サイクルに使用できないものとされているポリエーテル化合物が含まれているという。記①「１－４価アルコールの水酸基が，一部分でも未反応のままで残存するなら，得られたポリオールは，長時間使用する間で，スラッジを生成するため，
好ましくない」（原明細書８頁11行～13行）
②「表２に示す………及び比較例３～８の各（ポリ）エーテルは室温で不溶であるか，若しくは－50℃の低温で相溶性を有していてもボンベテストで固化することが分る。この結果これらの油は圧縮／凝縮／膨張を繰り返す冷凍サイクルに使用できないものである」（原明細書14頁後２行～15頁３行）しかしながら，かかる判断は誤りである。
(ア)ａ　上記①の記載は，第２発明のアンモニア冷凍装置に充填されるべき潤滑油について，原明細書の「請求の範囲」第１項に特定的に記載されたポリエーテル化合物，すなわち一般式(Ⅰ)で表された第１発明の化合物（末端の水酸基の全てが反応して炭化水素基によって封鎖されているもの）との対比において相対的に記載したものであり，必ずしも，水酸基の一部が未反応のままで残存するポリエーテル化合物が第２発明の冷凍装置に充填されるべき潤滑油としておよそ使用できないことまで断定するものと解すべきではない。このことは，原明細書における，「（第２発明の）潤滑油は第１発明のみに限定される事なく，アンモニア冷媒に容易に溶解し得，且つ冷媒の蒸発温度でも２層分離する事のない潤滑油であればよい。」との記載（５頁23行～25行）及びこれに対応する特許請求の範囲第12項の記載から明らかである。
ｂ　なお，被告は，原明細書には，「アンモニア冷媒に容易に溶解し得，且つ冷媒の蒸発温度でも２層分離することのない潤滑油」として、第１発明の潤滑油以外に何ら具体的な実施例の開示がないと主張する。しかし、次に述べるとおり、原明細書の表２（原明細書22頁）に示された「比較例７」及び「比較例８」の潤滑油は、かかる開示に該当するものであるから，被告の主張は失当である。すなわち，原明細書の上記記載にいう「冷媒の蒸発温度」を具体的に示す記述として，原明細書には「アンモニア冷媒との相溶性すなわち二層分離温度の設定は、使用される用途に基づいて決定される。例えば極低温冷凍機には、二層分離温度が－50℃以下の潤滑油が必要であり、通常の冷蔵庫では－30℃以下であれば充分であり、空調機では－20℃以下の潤滑油でよい。」（９頁14～17行）との記載があり、この記載によって、第２発明の冷凍装置に用いる潤滑油は、－20℃以下の温度で２層分離する事のない潤滑油であればよいことが特定されている。そして、原明細書の表２において，比較例７及び８の化合物について，アンモニアとの２層分離温度が－50℃以下であることが示されており，これらの化合物は原明細書の上記記載にいう条件を満足させるものであることが判る。すなわち，原明細書には，「アンモニア冷媒の蒸発温度でも２層分離することのない」潤滑油という本件特許の構成要件を満たす化合物が，比較例７及び８として開示されているということができる。
そして、原明細書の比較例７及び８の化合物が、本件特許の構成要件である「…、前記潤滑油の基油が、ポリオキシアルキレングリコールの末端のOH基の水素の一方が、炭素数１－６の炭化水素基によって封鎖されており、他方に水素が結合されているか、若しくは炭素数１－６のアルキル基によって封鎖されている１種又は２種以上のポリエーテル化合物」に当たることは、本件異議決定においても認めているとおりである。
このように，原明細書中には，その比較例７及び８として，本件特許の具体的な実施例が開示されているというべきである。
(イ)ａ　また，上記②の記載は，ボンベテストの結果に基づくものであるところ，原明細書において組成物の評価等に用いたボンベテスト（以下「本件ボンベテスト」という。）の概要は，「触媒として径1.6mmの鉄線３ｍを装填した300mlのボンベに試料油を50ｇ入れ，アンモニアで0.6kg/cm
２Gまで加圧し，さらに窒


素ガスで5.7kg/cm
２Gまで加圧した。その後150℃まで加熱して，その温度にて７日間保持した。」というものである（原明細書14頁16行～19行）。このような過酷な条件下での本件ボンベテストによって，原明細書の比較例７及び８の化合物に固化という結果が見られたからといって，アンモニア冷凍装置に使用する全ての潤滑油がかかる過酷な条件下での作動を要求されるものでないから，原明細書の上記②の記載は，比較例７及び８の化合物がアンモニア冷凍装置の潤滑油の基油として使用できないことを示すものではない。このことは，当業者にとって自明である。ｂ　なお，被告は、「比較例７，８の化合物は，原明細書には冷凍装置に使用できないものとして開示されている以上，これらは分割出願に係る発明が原明細書に記載されているとする根拠となり得るものではないし，その実施例になり得るものではない。」と主張する。
しかし、原明細書において、比較例７、８の化合物につき「冷凍サイクルに使用できない」と評価する根拠となった本件ボンベテストの試験条件は，次に述べるとおり、第２発明の目的である「潤滑油とアンモニアとの作動流体組成物が冷凍若しくはヒートポンプサイクルを循環するように構成する」ためのテスト条件として苛酷に過ぎるもので，不適正であったといわざるを得ない。すなわち，原明細書の背景技術の項に「（アンモニアを冷媒として用いた冷凍装置は，）………圧縮機よりの吐出温度が高い等の欠点を有するために、これらの欠点により不具合が生じないような冷凍システム構成がとられている。」（１頁18～20行）との記載があるとおり、第２発明の課題には、アンモニア冷凍装置は圧縮機からの吐出温度が高いことによる不具合を解消するということがある。そして，原明細書の記載及び原明細書が言及する特開昭58－106370号公報（甲15）の記載等によれば，アンモニア冷凍装置の圧縮機からの吐出温度は約85℃近辺であることが理解される。
してみると，原明細書には，圧縮機からの吐出温度が約85℃である状況に対処できれば，「潤滑油とアンモニアとの作動流体組成物が冷凍若しくはヒートポンプサイクルを循環するように構成する」という第２発明の目的が達成できることが開示されているというべきである。
また，特開平10－147682号公報（甲13）には，第２発明と目的を同一にする「アンモニア冷媒との相溶性が良好で，しかも潤滑性及び安定性にも優れた潤滑油を用いた冷凍装置」の発明が開示されている。そして，かかる潤滑油の高温雰囲気下における固化テストの条件は，温度102℃で８日間保持するというものである。この条件を，本件ボンベテストの条件と比較すると，保持時間は７日間と８日間で大差がないが，加熱温度は本件ボンベテストが150℃であるのに比べると，大幅に低いものである。
このように，本件ボンベテストにおける加熱温度の条件設定は，アンモニア冷凍装置の圧縮機からの吐出温度に比べても大幅に高いし，また，目的を同じくする他の発明において採用された試験条件に比べても大幅に高いものとなっている。そうすると，本件ボンベテストにおける加熱温度の条件設定は，第２発明の目的及び効果が，潤滑油とアンモニアとの作動流体組成物が冷凍若しくはヒートポンプサイクルを循環するように構成したアンモニア冷凍装置を提供することにあることに照らして，苛酷に過ぎるものであったといわざるを得ない。したがって，このように過酷な条件を採用した本件ボンベテストにおいて固化という結果がみられたからといって，比較例７及び８の化合物が，アンモニア冷凍装置の潤滑油の基油として利用できないことになるわけではない。現に，比較例７及び８の化合物について，甲13と同じ条件の下で固化テストを行ったところ，テスト後において外観に変化はなく，また試料の固結も見られなかった（甲16）。このことからしても，原明細書の比較例７及び８の化合物が，本件発明の要件を充足する潤滑油であることは明らかである。特に、本件発明は，先行技術のないパイオニア発明であり，このようなパイオニア発明については，試験条件を全て正しく把握するのは困難であったという事情が考慮されるべきである。すなわち，原明細書の段階においては，発明の効果を確認するための試験条件の設定の一部が過酷であったため、発明の目的からすれば実施例とし得たはずの構成の化合物が比較例（７及び８）として開示されているのであるが，かかる構成の化合物が第２発明の目的及び効果を満たすことが実質的に原明細書に開示されていると評価し得る以上、本件発明の課題と構成は原明細書において明瞭に開示されているというべきであり、その試験条件の一部が過酷であったことに基づく原明細書における記載の不利益を発明者に帰せしめるべきではない。このように，原出願時の試験条件の一部が過酷であると客観的に認められる場合に、原出願においては比較例とされたものを実施例として分割出願されたものに対して出願日の遡及という効果を認めることは、分割出願制度の趣旨に適うものであり、産業上の発展に寄与するという特許法の目的にも適うものであるというべきである。
イ　本件決定の説示事項イについて
上記アにおいて述べたとおり，本件発明のごとく，OH基の一部がOR基によって置換されていないポリエーテル化合物も，第２発明のアンモニア冷凍装置において潤滑油の基油として使用しうることは，原明細書に実質的に開示されているというべきである。このことからすれば，原明細書に，第１発明についての説明の後に「次に前記作動流体組成物を用いた第２発明について詳細に説明する。」との記載（10頁25行）があるからといって，「前記作動流体組成物」が第１発明の作動流体に限られるかのようにいう認定判断は，第２発明の内容の実質的判断において誤りであり，文理的にも，当該記載に対して前置されている「本発明（本判決注：第２発明を指す）の潤滑油は第１発明のみに限定される事なく，アンモニア冷媒に容易に溶解し得，且つ冷媒の蒸発温度でも２層分離する事のない潤滑油であればよい。」（原明細書５頁23行～25行）との記載とも矛盾する誤った解釈である。なお，被告は、第２発明は、第１発明の作動流体組成物を用いることを予定して原明細書に開示されていたものと認められると主張する。しかし、原明細書の「本第２の発明は、アンモニア冷媒と，………潤滑油とを冷凍装置内に………充填させて冷凍若しくはヒートポンプサイクルを構成するものである。この場合、前記アンモニア冷媒と潤滑油とは前もって混合して作動流体組成物となしてもよく、又夫々別個に冷凍若しくはヒートポンプサイクル中に充填し、該サイクル中で作動流体組成物を構成してもよい。」（5頁15～22行目）との記載によれば，潤滑油の化学構造を特定した第１発明と異なり、第２発明においては，潤滑油の具体的な化学構造を特定していないことは記載上明らかであるから、上記の如き被告の主張は失当である。
ウ　本件決定の説示事項ウについて


さらに本件決定は，原明細書に，本件発明のアンモニア冷凍装置の潤滑油として使用する化合物の具体的な開示がないというが，上記のとおり，原明細書の第２発明において使用可能とされる潤滑油は第１発明の化合物のみに限定されるものでなく，「アンモニア冷媒に容易に溶解し得，且つ冷媒の蒸発温度でも２層分離する事のない潤滑油であればよい」のである。そして，原明細書記載の比較例７及び８の化合物は，原明細書の第１発明の関係では比較例として挙げられたものであるが，第２発明の関係では，冷媒の蒸発温度である－50℃以下の低温でもアンモニア冷媒と２層分離しないという優れた相溶性を有しているのであるから，第２発明のアンモニア冷凍装置の潤滑油として使用できる化合物に該当し，実施例となり得るものであったことは明らかである。
そうすると，原明細書記載の比較例７及び８の化合物が，本件発明にいう「ポリオキアルキレングルコールの末端のOH基の水素の少なくとも一部が，炭素数１－６の炭化水素基によって封鎖されている１種または２種のポリエーテル化合物」に該当することは本件決定も認めるところであり，しかも，「アンモニア冷媒とその中にある潤滑油が，アンモニア冷媒の蒸発温度でも２層分離することのないように構成した」という要件をも充足するのであるから，本件発明のアンモニア冷凍装置の潤滑油として使用し得る化合物が原明細書に具体的に開示されていたというべきであり，本件決定の認定判断は誤りである。
なお，被告は，第２発明についても，発明の詳細な説明中に，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有するものが容易にその実施をすることができる程度に，特許請求の範囲に記載された発明を実施するための構成が開示されていなければならず，原明細書においてはそのような構成として，第１発明に係る化学構造しか開示されていないのであるから，第２発明に係る作動流体組成物についても，第１発明に係るものに限定されていたとすべきである，と主張する。しかし，そもそも第１発明が潤滑油の基油となる化合物の化学構造を特定したものであるのに対して，第２発明は「前記両者の充填比がアンモニア冷媒に対し潤滑油を２重量％以上充填させた作動流体組成物」を用いたアンモニア冷凍装置にかかるものであって，その構成要件はあくまでも前記両者が充填された作動流体組成物であって，潤滑油の化学構造そのものではない。
そして，原明細書の17頁後１行目～18頁４行目には「本実施例を用いる作動流体組成物は表３に示すように，流動性が蒸発温度以下の－50℃でも冷媒と相溶性がよく，且つ流動性も4.5秒前後と良好なために，………従来例より高い冷凍効果を得る事が出来るとともに………」と記載されている。原明細書の表３では，実施例６の化合物について相溶性及び流動性が評価されているが，実施例６の化合物の２層分離温度は－50℃であって比較例７及び８と一致しており，表１及び表２が示すように実施例６の動粘度が10であるのに対して比較例７では20，比較例８では10であるから，流動性についても，実施例６と比較例７及び８は一致している。このように，実施例６の相溶性及び流動性は比較例７及び８とほぼ一致している以上，実施例６の有する作用効果は比較例７及び８も有していることは，発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者にとって自明である。したがって，原明細書の表１ないし表３には，比較例７及び８の化合物が第２発明のアンモニア冷凍装置に用いる潤滑油として適用可能であることが，当業者が容易にその実施をすることができる程度に開示されているものというべきである。したがって，第２発明についても，原明細書の発明の詳細な説明中に，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に，構成及びその作用効果，更には化学構造も開示されているというべきであるから，被告のこの点の主張も誤りである。
２　請求原因に対する認否
請求原因(1)ないし(3)の事実は認めるが，同(4)は争う。
３　被告の反論
分割出願に係る発明である本件訂正明細書（甲３）の請求項１記載の本件発明１並びに本件訂正明細書記載の実施例９及び10は，原明細書のどこにも記載も示唆もないものであるから，これらの事項は，原明細書に記載された事項の範囲内のものと認めることはできない。したがって，本件分割出願が適法にされたものではないから，出願日の遡及を認めなかった本件決定の認定判断に，誤りはない。(1)　本件決定の説示事項アに関する原告らの主張についてア　まず原告らは，本件決定が引用する原明細書の記載の①は，OH基の一部が未反応のままで残存するポリエーテル化合物が，第２発明であるアンモニア冷凍装置の潤滑油として使用できないことまで断定するものと解すべきではないと主張し，その根拠として，原明細書における，「（第２発明の）潤滑油は第１発明のみに限定される事なく，アンモニア冷媒に容易に溶解し得，且つ冷媒の蒸発温度でも２層分離する事のない潤滑油であればよい。」との記載（５頁23行～25行）を援用する。
しかしながら，原明細書の記載全体に徴すれば，原明細書が開示する発明は，ポリオキシアルキレングルコールの末端のOH基が一部分でも未反応のままで残存すると、得られた化合物を基油とする作動流体組成物は、長時間使用する間で、スラッジを生成するために好ましくないとの認識に基づいて、その全てをOR基で置換したポリエーテル化合物を基油とする潤滑油とアンモニアからなる作動流体組成物の発明であると認められる。
原告らが指摘するとおり、原明細書には、第２発明に係る潤滑油が「第１発明のみに限定されることなく、アンモニア冷媒に容易に溶解し得、且つ冷媒の蒸発温度でも２層分離することのない潤滑油であればよい。」（５頁23～25行）と記載されているが、原明細書には、アンモニア冷媒に容易に溶解することができるものであって冷媒の蒸発温度でも２層分離することのない潤滑油として、第１発明の潤滑油以外に何ら具体的な実施例の開示がない。そうすると、原告らが挙げる上記記載は、上記した技術的課題や第１の目的を単に記載しただけのものであって、そこに具体的な発明の開示があったものとみることはできない。したがって、原告ら指摘の上記記載は、分割出願に係る発明が原明細書に記載されていたとする根拠となり得るものではない。
イ　次に原告らは，本件決定が引用する原明細書の記載②は，第２発明の目的からすれば苛酷に過ぎる本件ボンベテストの結果に基づくものであるから，同記載をもって，本件発明の開示する化合物が，原明細書においてはアンモニア冷凍装置の潤滑油として使用できないものとして開示されていたということはできない，と主張する。


しかしながら，本件ボンベテストが，実用機が晒される長期間にわたる使用条件と比較して苛酷に過ぎると単純に断定することはできない。また，原明細書の比較例７及び８の化合物は，アンモニア冷凍装置の潤滑油として使用できないものとして開示されている以上，これらは，本件発明が原明細書に記載されているとする根拠となり得るものではないし、その実施例になり得るものでもない。(2)　本件決定の説示事項イに関する原告らの主張についてまた原告らは，第２発明に用いる作動流体組成物は第１発明の潤滑油を用いたものに限られるかのようにいう本件決定の認定は，第２発明の内容の解釈において誤りであり，原明細書の「（第２発明の）潤滑油は第１発明のみに限定される事なく、アンモニア冷媒に容易に溶解し得、且つ冷媒の蒸発温度でも２層分離する事のない潤滑油であればよい」との記載とも矛盾する誤った解釈であると主張する。しかしながら，原明細書には，第１発明の化合物を基油とするもの以外の潤滑油については何ら具体的な開示がない。そして，原告らが援用する原明細書の上記記載は，単なる技術的課題・目的を記載したものに過ぎないと解される。よって，本件決定の認定判断に原告ら主張の誤りはない。(3)　本件決定の説示事項ウに関する原告らの主張についてさらに原告らは，原明細書の「（第２発明の）潤滑油は第１発明のみに限定される事なく、アンモニア冷媒に容易に溶解し得、且つ冷媒の蒸発温度でも２層分離する事のない潤滑油であればよい」との記載に照らせば，原明細書の比較例７及び８は，本件発明の化合物に該当することは明らかであり，原明細書には本件発明のアンモニア冷凍装置の潤滑油として使用する化合物の具体的な開示がない，との本件決定の判断は誤りであると主張する。
しかしながら，原明細書には、比較例７及び８は、冷凍サイクルに使用できないものとして開示されており、原明細書のどこをみても、比較例７、８が一部の冷凍装置には使用可能であるとの記載も示唆もないのである。原告らのいう「アンモニア冷媒に容易に溶解し得、且つ冷媒の蒸発温度でも２層分離することのない潤滑油であればよい」という基準は、前記したとおり、原明細書が開示する発明の技術的課題・目的の記載にすぎない。比較例７及び８の化合物は、原明細書が開示する発明の構成要件の一部である末端のOH基の全てをOR基で置換したエーテル化合物とは、構造上かなりの相違があるので、性質上もかなりの相違があると予測されるところであるから、効果確認の開示もないままに、これらが冷凍装置に使用可能であると認めることはできない。
また，ある発明が明細書又は図面に記載されているというためには、当該発明が技術的思想としてのまとまりをもった形態で、明確に開示されていなければならないというべきである。しかるに，原明細書において、発明評価の手段としてボンベテストなる試験方法を採用して発明を開示したのに対して，本件発明は，原明細書の第１発明に「潤滑油の基油が、ポリオキシアルキレングルコールの末端のOH基の水素の一方が、炭素数１－６の炭化水素基によって封鎖されており、他方に水素が結合されているか、若しくは炭素数１－６のアルキル基によって封鎖されている１種又は２種以上のポリエーテル化合物であ（る）」との構成を新たに加え、発明評価の手段とされていたボンベテストに係る記載を削除したのである。このような本件発明は、原明細書に技術的思想としてのまとまりをもった形態で明確に開示されていたとはいえず、原明細書の記載の範囲外のものであるから、新たな証拠により、本件ボンベテストのテスト条件が不適切であったことを立証したとしても、分割後の記載内容が原明細書に記載されていたことの証明にはならない。原告らは、甲13ないし16を提示して、本件ボンベテストの条件が過酷であったことを主張するが、これらの実験方法によって本件発明の潤滑油が固化しないからといって，原明細書に、原明細書が開示する発明の一部として、比較例７及び８記載のものが記載されていたとすることはできない。
第３　当裁判所の判断
１　請求原因(1)（特許庁における手続の経緯），(2)（本件発明の要旨），(3)（本件決定の理由）の各事実は，いずれも当事者間に争いがない。
２　本件の争点
前記のとおり，平成11年６月21日になされた本件特許の出願は，平成４年11月27日になされた原出願からの分割出願としてなされたものである。本件発明１ないし８は，アンモニア冷凍装置に用いる作動流体組成物を構成する潤滑油の基油につき，その構造を「ポリオキシアルキレングルコールの末端のOH基の水素の一方が、炭素数１－６の炭化水素基によって封鎖されており、他方に水素が結合されているか、若しくは炭素数１－６のアルキル基によって封鎖されている１種又は２種以上のポリエーテル化合物」と特定するものであるところ，OH基の水素の「他方」に「水素が結合されている」ポリエーテル化合物，換言すれば，アルキル基によって封鎖されていないポリエーテル化合物（以下「本件化合物」という。）は，原明細書（甲４）の「請求の範囲」には記載されていない。ところで，特許法44条１項に基づいてもとの出願から分割して新たな出願とすることのできる発明は，もとの出願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲に記載されていたものに限られず，その要旨とする技術的事項のすべてが，その発明の属する技術分野における通常の技術的知識を有する者がこれを正確に理解し，かつ，容易に実施できる程度に記載されている場合には，同明細書の発明の詳細な説明ないし図面に記載されているものであっても差し支えない（昀高裁昭和56年３月13日第二小法廷判決・裁判集民事132号225頁参照）から，本件の争点は，本件化合物を潤滑油として用いる冷凍装置の発明が上記の程度に原明細書に記載されていたといえるか否かであると解される。
３　原明細書の記載について
(1)　原明細書の「請求の範囲」の記載（23頁ないし25頁）によれば，その第１項ないし10項は「（冷媒圧縮機の）作動流体組成物」，第11項ないし23項は「アンモニア冷凍装置」，第24項ないし28項は「（冷凍圧縮機の）潤滑方法」についての発明である。
また，原明細書の冒頭には，「アンモニア冷凍装置，該冷凍装置に用いる作動流体組成物及びアンモニア圧縮機の潤滑方法」と記載されている。これらの記載によれば，原出願においては，(ａ)作動流体組成物，(ｂ)アンモニア冷凍装置，(ｃ)潤滑方法，という３つの類型の発明について特許請求がなされていることが明らかである。
(2)　原明細書における原出願に係る発明の技術背景及び技術課題についての記載を要約すると，次のとおりである。


・　冷凍装置の冷媒として従来はフロンが広く用いられていたが、地球のオゾン層を破壊することが問題とされ、フロンの代替冷媒としてアンモニアが見直されてきた（原明細書の１頁９～14行の記載参照。）。・　アンモニア冷媒を用いた単段圧縮タイプの直接膨張式冷凍システムでは、アンモニア冷媒が圧縮機の潤滑油として使用する鉱物油に非溶解性であることから、油分離器、油抜き部、抜き出された油の戻し経路の設置が必要となって構成が煩雑化する（同１頁21行～２頁17行）。
・　潤滑油が冷媒に対し非溶性であるため、凝縮器や蒸発器内の熱交換コイル壁面に油が付着して伝熱効率の低下する問題がある（同２頁18行～21行）。・　近年の冷凍保存温度の大幅な低下に対応した極低温アンモニア二段圧縮式液ポンプ再循環システムにおいても、油回収機構の煩雑化等の問題がある（同３頁６行～４頁２行）。
・　家庭用の冷蔵庫や空調機では、そこに多く採用されている密閉型圧縮機が電動機と圧縮機を一体的に密封するため、油のみを回収循環することが極めて難しくなる等の理由により、アンモニア冷媒を使用できないのが現状である（同４頁３行～15行）。
・　上記の問題点は、アンモニアと優れた溶解性を持ち、長期間の使用によっても品質的に劣化しない潤滑油が開発されれば殆ど解決される（同16～18行）。(3)　技術背景及び技術課題に関する上記記載を受けて，原出願に係る発明の目的については、次のとおり記載されている（以下、順に「第１の目的」ないし「第３の目的」という。）。
ア　「本発明はかかる技術的課題に鑑み、アンモニア冷媒との相溶性が極めて良好で、潤滑性と安定性にも優れた潤滑油及びアンモニア冷媒とを混合してなる冷凍機用作動流体組成物を提供することを目的とする。」（原明細書４頁26行～29行）
イ　「本発明の他の目的は，前記作動流体組成物を用いた場合に好適な冷凍装置を提供する事にある。」（同30～31行）
ウ　「又本発明の他の目的は，前記作動流体組成物を用いるとともに、更に一歩勧めて前記したアンモニアの持つ欠点をも解消し得る冷凍装置とその装置内に組込まれる冷凍圧縮機の潤滑方法を提供する事にある。」（同32行～34行）(4)　発明の目的に関する上記各記載に続けて，原明細書には「発明の開示」として次のとおり記載されている。
ア　「発明の開示」の冒頭の記載は次のとおりである。「本発明者達は前記作動流体の作動流体組成物を得るために、特定の構造を有するポリオキシアルキレングリコールの末端OH基の全てをOR基で置換したエーテル化合物（以下単にポリエーテルと称する）が、アンモニアとの相溶性に優れ、アンモニア存在下でも優れた潤滑性および安定性を発揮することを見出し、本発明を完成するに至った。」（原明細書の５頁２行～６行）イ　上記アの冒頭の記載に続けて，さらに下記のとおりの記載がある。(ア)「すなわち本第１の発明は、以下の一般式(Ⅰ)の化合物を潤滑油の基油とするアンモニア圧縮機用潤滑油とアンモニアとの混合物よりなる作動流体組成物である。………。」（同７行～14行）。
(イ)「又本第２の発明は、アンモニア冷媒と、該アンモニア冷媒に溶解し得且つ冷媒の蒸発温度でも２層分離する事のない潤滑油とを冷凍装置内に充填させるとともに、前記両者の充填比がアンモニア冷媒に対し潤滑油を２重量％以上充填させて冷凍若しくはヒートポンプサイクルを構成するものである。この場合、前記アンモニア冷媒と潤滑油とは前もって混合して作動流体組成物となしてもよく、又夫々別個に冷凍若しくはヒートポンプサイクル中に充填し、該サイクル中で作動流体組成物を構成してもよい。
又、本発明の潤滑油は第１発明のみに限定される事なく、アンモニア冷媒に容易に溶解し得、且つ冷媒の蒸発温度でも２層分離する事のない潤滑油であればよい。………。」（同15～31行）
(ウ)「更に前記一般式(Ｉ)の化合物を基油とする潤滑油は必ずしもアンモニアと相溶させる作動流体としてのみ用いるものではなく、アンモニア圧縮機の潤滑油として単独に用いる事も出来る。これが本第３の発明である。」（同32～35行）
４　上記３に摘示した原明細書の各記載からは，次のようにいうことができる。(1)　原出願に係る各発明は，(ａ)作動流体組成物，(ｂ)アンモニア冷凍装置，(ｃ)潤滑方法という３つの類型に分けられることができ，原明細書においては，それぞれに対応する形で，第１ないし第３の発明の目的が記載され（上記３(3)のアないしウ），第１ないし第３の発明について「発明の開示」の記載がなされている（上記３(4)イの(ア)ないし(ウ)）。
(2)　そして，前記３(4)に摘示した「発明の開示」の記載からみて，同アの「特定の構造を有するポリオキシアルキレングリコールの末端OH基の全てをOR基で置換したエーテル化合物」を用いることが，原出願に係る各発明に共通する，発明の本質であると解される。その理由は次のとおりである。ア　前記３(4)アの記載は，３つの類型の発明について各別に発明を開示する前記３(4)イの(ア)ないし(ウ)の記載に先立つ位置に置かれており，これら３つの類型の発明を総括する記載であるとみられる。
イ　前記３(4)アの記載は，「前記作動流体の作動流体組成物」について述べたものである。一方，発明の目的に関する前記３(3)の記載において，まず第１の目的として「冷凍機用作動流体組成物」の提供を挙げ（同ア），次いで，第２の目的及び第３の目的が，「前記作動流体組成物」を用いた冷凍装置及び潤滑方法の提供にあることを明らかにしており，ここでいう「前記作動流体組成物」は全て同一の構成のものを指すと解するのが自然である。


(3)　そうすると，前記３(4)アでいう「特定の構造を有するポリオキシアルキレングリコールの末端OH基の全てをOR基で置換したエーテル化合物」を，原出願に係る各発明における「作動流体組成物」を構成する潤滑油として用いることは，原出願に係る各発明に共通する発明の本質であると解すべきである。そして，原明細書にいう「第１発明」は，かかる作動流体組成物の構造を一般式(Ⅰ)によって特定した「請求の範囲」第１項記載の発明と，これに限定を加えた同第２項ないし同第10項の従属発明を総称するものと解される。次いで，「第２発明」は，同じく「請求の範囲」第11項ないし第23項の発明を総称したものであり，当該作動流体組成物を冷凍若しくはヒートポンプサイクルに用いたアンモニア冷凍装置の発明を特定するに当たり，例えばアンモニア冷媒に対する潤滑油の充填比を２重量％以上として特定するなど（第12項），冷凍装置の構成を特定する要素について限定を加えた特徴を有するものである。「第３発明」は、第１発明で特定される一般式(Ⅰ)の化合物をアンモニア圧縮機の潤滑油として単独に用いる事に特徴を有するものであり，「請求の範囲」第24項ないし第28項の発明がこれに該当する。
(4)　このように，原明細書にいう第１発明ないし第３発明は，いずれも，「特定の構造を有するポリオキシアルキレングリコールの末端OH基の全てをOR基で置換したエーテル化合物」，すなわち一般式(Ⅰ)の化合物を作動流体組成物の潤滑油として用いることを発明の本質とするものであると考えられる。そうすると，一般式(Ⅰ)の化合物ではない本件化合物を，アンモニア冷凍装置に用いる作動流体組成物の潤滑油として含むことになる本件発明は，原出願に係る各発明の本質に合致せず，原明細書に記載されたものではないといわなければならない。
したがって，本件発明の出願は，原出願にかかる発明に包含されていたものということはできず，これが特許法44条１項の要件を充足する適法な分割出願ではないとした本件決定の判断に誤りはない。
５　原告らの主張に対する判断
(1)　原明細書の「第１発明のみに限定されることなく」との記載について原告らは，原明細書に、第２発明に係る潤滑油について「第１発明のみに限定されることなく、アンモニア冷媒に容易に溶解し得、且つ冷媒の蒸発温度でも２層分離することのない潤滑油であればよい。」（５頁23～25行）との記載があることや，「請求の範囲」第12項では同第11項と異なり化合物の化学構造については特定がなされていないことを根拠に，第２発明のアンモニア冷凍装置の潤滑油としては，第１発明のものとは限られないことが原明細書に記載されていると主張する。しかしながら，原明細書には、アンモニア冷媒に容易に溶解することができるものであって冷媒の蒸発温度でも２層分離することのない潤滑油として、第１発明の潤滑油，すなわち一般式(Ⅰ)の化合物を基油とする潤滑油の他には，何ら具体的な実施例の開示がない。そうすると、原告らが挙げる上記記載は、第２発明のアンモニア冷凍装置の潤滑油の基油として，第１発明以外にも，相溶性の条件を満たす化合物が適用可能なことを示唆するものであるということはできても，それ以上の意義を有するものではない。すなわち，上記記載は，第２発明の技術的課題及び目的を単に記載しただけのものであって、そこに，第１発明の化合物以外の具体的な発明の開示があったものとみることはできず，ましてや，本件化合物を潤滑油に用いることが記載されていたということはできない。
そもそも，本件化合物を潤滑油として用いたアンモニア冷凍装置の発明が原明細書に記載されていたといえるためには，原明細書にかかる発明の示唆があるというだけでは足らず，前記２のとおり，かかる発明の技術的事項のすべてが，その発明の属する技術分野における通常の技術的知識を有する者がこれを正確に理解し，かつ，容易に実施できる程度に記載されているといえるのでなければならない。しかるに，原明細書においては，本件化合物を潤滑油として用いたアンモニア冷凍装置については，具体的な実施例の開示を欠くばかりか，それについて何らの記載も見出すことはできず，「その発明の属する技術分野における通常の技術的知識を有する者においてこれを正確に理解し，かつ，容易に実施できる程度に記載されている」といえないことは明白である。
(2)　原明細書の比較例７及び８について
ア　原告らは，原明細書における比較例７及び８の化合物は本件化合物の化学構造を有するものであり，これらの化合物は，第１発明の関係では比較例として挙げられたものではあるが，第２発明については実施例としての位置付けを有しうるものであるから，原明細書には本件化合物を基油とする潤滑油を用いたアンモニア冷凍装置の開示もなされているに等しいと主張する。そして，その根拠として，比較例７及び８の化合物は，原明細書の表２によれば冷媒の蒸発温度である－50℃でも２層分離しないという点で「第１発明のみに限定されることなく、アンモニア冷媒に容易に溶解し得、且つ冷媒の蒸発温度でも２層分離することのない潤滑油であればよい。」（原明細書５頁23～25行）の条件を充足すること，比較例７及び８の化合物は，実施例６の化合物と構造及び物性の点で共通点を有すること等を挙げている。
イ　しかしながら，比較例７及び８の化合物に対しては，原明細書において「冷凍サイクルに使用できないものである」という否定的な評価が明確に与えられているのであり（原明細書15頁３行），このようなものを取り上げて，逆に，実施例としての位置付けを与えることは，原明細書に接したその発明の属する技術分野における通常の技術的知識を有する者の理解の範囲を超えるものであるといわざるを得ない。したがって，かかる比較例７及び８が原明細書に記載されていたことは，原明細書において本件化合物を用いた冷凍装置が「その発明の属する技術分野における通常の技術的知識を有する者においてこれを正確に理解し，かつ，容易に実施できる程度に記載されている」ことを根拠付けるものでないことは明らかである。


平成１３年（行ケ）第８９号　特許取消決定取消請求事件
判　　　　決
原　告　エイ・ティ・アンド・ティ・コーポレーション訴訟代理人弁理士　岡部正夫、加藤伸晃、朝日伸光、吉澤弘司
被　告　　特許庁長官　及川耕造
指定代理人　森正幸、伊藤昌哉、茂木静代、山口由木
主　　　　文
特許庁が平成１０年異議第７５８２４号事件について平成１２年１０月１７日にした決定中、特許第２７６０７４０号の特許請求の範囲の第１２項に記載された特許を取り消した部分を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
主文第１項同旨の判決。
第２　事案の概要
１　特許庁における手続の経緯
特許第２７６０７４０号の特許請求の範囲の第５、１１、１２項に記載された発明（発明の名称「ディープ紫外線リソグラフィー」）は、昭和６０年６月１２日（米国での出願に基づく優先日・昭和５９年６月２１日）に出願された特願昭６０－５０２６６２号の一部を、特許法第４４条第１項の規定により、平成５年１１月１７日新たな特許出願としたものであり、平成１０年３月２０日にその設定登録がなされ、その後、特許異議申立てがあり、平成１０年異議第７５８２４号事件として審理され、取消理由通知があってその指定期間内である平成１１年１２月１５日に訂正請求がなされた後、訂正拒絶理由の通知があり、訂正拒絶理由通知に対して平成１２年８月４日付けで手続補正書が提出された。
同特許異議事件において、平成１２年１０月１７日に「特許第２７６０７４０号の第５，１２項に記載された特許を取り消す。同第１１項に記載された特許を維持する。」との決定があり、その謄本は同年１１月８日に原告に送達された（出訴期間として９０日付加）。
２　本件発明の要旨
(1)　訂正前の請求項１２に係る発明の要旨
デバイスを製造する方法において、相対的に広いバンド幅を特徴とするレーザー放射を発生するステップ、前記放射の少なくとも一部を前記放射の経路内に配置されたレンズアセンブリを介して加工物に向けるステップ、ここで、前記アセンブリは前記相対的に広いバンド幅放射に応答して許容できないほど大きな色収差を示すものであり、前記アセンブリが許容できるほど低い色収差を示すように前記放射のバンド幅を十分に狭めるステップ、及び前記加工物から前記デバイスを完成するために前記加工物をさらに処理するステップを含むことを特徴とする製造方法。(2)　訂正後（補正前）の請求項９（上記請求項１２に対応）に係る発明の要旨半導体材料から集積回路を製造する方法において、０．１Å以下のバンド幅に狭化された紫外エキサイマーレーザー照射を発生するステップ、前記狭バンド幅放射の少なくとも一部を前記放射の経路内に配置された石英ガラスのみのレンズアセンブリを介して半導体材料に向けるステップ、及び前記半導体材料から前記集積回路を完成するために前記半導体材料をさらに処理するステップを含むことを特徴とする製造方法。
(3)　訂正後（補正後）の請求項９に係る発明の要旨半導体材料からなる加工物から集積回路デバイスを製造する方法において、相対的に広いバンド幅を特徴とするＫｒＦエクサイマーレーザーパルス放射を発生するステップ、前記放射の少なくとも一部を前記放射の経路内に配置された石英ガラスのみのレンズアセンブリを介してレジスト層を有する加工物に向けるステップ、ここで、前記アセンブリは前記相対的に広いバンド幅放射に応答して許容できないほど大きな色収差を示すものであり、前記レンズアセンブリに前記放射を向ける前に、バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが少なくとも５ミリジュールではあるが、前記アセンブリが許容できるほど低い色収差を示すように前記放射のバンド幅を電力半値点で０．１オングストローム以下のバンド幅に十分に狭めるステップ、及び前記加工物から前記デバイスを完成するために前記加工物をさらに処理するステップを含むことを特徴とする製造方法。
３　決定の理由の要点
(1)　訂正の適否についての判断
(1)－１　訂正請求に対する補正
平成12年8月4日付けの手続補正による訂正事項の補正は、訂正前明細書(特許掲載公報)の特許請求の範囲の第12項に記載された発明を「【請求項9】半導体材料から集積回路を製造する方法において、0.1Å以下のバンド幅に狭化された紫外エキサイマーレーザー照射を発生するステップ、前記狭バンド幅放射の少なくとも一部を前記放射の経路内に配置された石英ガラスのみのレンズアセンブリを介して半導体材料に向けるステップ、及び前記半導体材料から前記集積回路を完成するために前記半導体材料をさらに処理するステップを含むことを特徴とする製造方法。」と訂正しようとした事項を、「【請求項9】半導体材料からなる加工物から集積回路デバイスを製造する方法において、相対的に広いバンド幅を特徴とするKrFエクサイマーレーザーパルス放射を発生するステップ、前記放射の少なくとも一部を前記放射の経路内に配置された石英ガラスのみのレンズアセンブリを介してレジスト層を有する加工物に向けるステップ、ここで、前記アセンブリは前記相対的に広いバンド幅放射に応答して許容できないほど大きな色収差を示すものであり、前記レンズアセンブリに前記放射を向ける前に、バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが少なくとも5ミリジュールではあるが、前記アセンブリが許容できるほど低い色収差を示すように前記放射のバンド幅を電力半値点で0.1オングストローム以下のバンド幅に十分に狭めるステップ、及び前記加工物から前記デバイスを完成するために前記加工物をさらに処理するステップを含むことを特徴とする製造方法。」と訂正する事項に補正する内容を含むものである。
しかし、補正後の訂正事項に含まれる、「バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが少なくとも5ミリジュールではある」という技術事項は、バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが5ミリジュール以上であることを意味するから、「個々のパルスのパワーは約5ミリジュールである」（段落【００１８】）としか規定していない本件の訂正前明細書には記載されていない事項である。訂正事項を訂正前明細書に記載されていない技術事項を含むように補正する上記補正は訂正請求書の要旨を変更するものである。
よって、上記補正は、請求書の要旨の変更に該当し、特許法第120条の4第3項の規定により準用される同法第131条第2項の規定に適合しない。
(1)－２　訂正の適否についての判断


平成11年12月15日付け訂正請求は、訂正前の特許請求の範囲第12項の記載「デバイスを製造する方法において、相対的に広いバンド幅を特徴とするレーザー放射を発生するステップ、前記放射の少なくとも一部を前記放射の経路内に配置されたレンズアセンブリを介して加工物に向けるステップ、ここで、前記アセンブリは前記相対的に広いバンド幅放射に応答して許容できないほど大きな色収差を示すものであり、前記アセンブリが許容できるほど低い色収差を示すように前記放射のバンド幅を十分に狭めるステップ、及び前記加工物から前記デバイスを完成するために前記加工物をさらに処理するステップを含むことを特徴とする製造方法。」を、必須要件項である第9項と実施態様項である第10～第23項とに訂正する内容を含むものであり、その訂正された特許請求の範囲第9～23項の記載は以下のとおりである。【請求項9】半導体材料から集積回路を製造する方法において、0.1Å以下のバンド幅に狭化された紫外エキサイマーレーザー照射を発生するステップ、前記狭バンド幅放射の少なくとも一部を前記放射の経路内に配置された石英ガラスのみのレンズアセンブリを介して半導体材料に向けるステップ、及び前記半導体材料から前記集積回路を完成するために前記半導体材料をさらに処理するステップを含むことを特徴とする製造方法。
【請求項10】請求項9記載の方法において、紫外エキサイマーレーザー照射バンド幅が、0.05Å以下に狭化されることを特徴とする方法。【請求項11】請求項9記載の方法において、該方法が0.1Åを超えるバンド幅を有する紫外エキサイマーレーザー照射を発生させ、0.1Å以下の該レーザー照射のバンド幅に狭化することを含む方法。
【請求項12】請求項10記載の方法において、該方法が0.05Åを超えるバンド幅を有する紫外エキサイマーレーザー照射を発生させ、0.05Å以下の該レーザー照射のバンド幅に狭化することを含む方法。
【請求項13】請求項9記載の方法において、該紫外レーザー照射が、フィルタを通過させることにより狭化されることを特徴とする方法。【請求項14】請求項13記載の方法において、フィルタはエタロンよりなることを特徴とする方法。
【請求項15】請求項9記載の方法において、エキサイマーレーザーが、集積回路製造においてバンドの狭化なしでは石英ガラスのみのレンズが許容できないほど大きな色収差を生ずるようなバンド幅を有することを特徴とする方法。【請求項16】請求項9記載の方法において、石英ガラスのみのレンズが、半導体加工物上にパターン化されたレチクルのイメージを投影することを特徴とする方法。【請求項17】請求項9記載の方法において、石英ガラスのみのレンズが、半導体加工物上にパターン化されたレチクルのイメージを、0.5マイクロメーター以下の微細なパターンに投影することを特徴とする方法。
【請求項18】請求項9記載の方法において、紫外線レーザー照射が、約2484Åの波長を有することを特徴とする方法。
【請求項19】請求項9記載の方法において、前記加工物が、レジストでコートしたウエハであることを特徴とする方法。
【請求項20】請求項9記載の方法において、前記エキサイマーレーザーが、パルスエキサイマーレーザーであることを特徴とする方法。
【請求項21】請求項9記載の方法において、紫外レーザー放射が4000Å以下の波長を有することを特徴とする方法。
【請求項22】請求項9記載の方法において、レンズアセンブリを通過する照射の焦点面と前記加工物の表面の間の間隔を検出するステップ、及び、検出された間隔に応答して前記光ビームの前記焦点面を移動し前記間隔を除去するために前記レーザーの中心波長を変化させるステップを含むことを特徴とする方法。【請求項23】請求項9記載の方法において、さらに、二次元走査アセンブリにより前記レーザーからの照射を走査し、前記レーザーからの照射パルスの面積の平均化された拡大仮想源を形成ステップを有することを特徴とする方法。訂正後の必須要件項である第9項は、訂正前の第12項に記載された構成「デバイスを製造する方法において、相対的に広いバンド幅を特徴とするレーザー放射を発生するステップ」、「前記アセンブリは前記相対的に広いバンド幅放射に応答して許容できないほど大きな色収差を示すもの」であること、及び「前記加工物から前記デバイスを完成するために前記加工物をさらに処理するステップ」を削除したものであり、この訂正は、訂正前の第12項に記載された事項によって特定される発明の技術的範囲を広げるものである。また、実施態様項である第10～23項の記載も、実質的に訂正前の第12項に記載された事項によって特定される発明の技術的範囲を広げるものである。
(1)－３　訂正の適否に関する決定のむすび
以上のとおり、上記訂正は、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正又は明瞭でない記載の釈明のいずれをも目的としない訂正を含むものである。よって、上記訂正は、特許法第120条の4第2項及び第3項で規定する訂正について、平成6年12月14日法律第116号附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によるとされる改正前の特許法第126条第1項ただし書きの規定に適合しないので、当該訂正は認められない。
(2)　特許異議の申立てについての決定の判断
本判決別紙「決定中の特許異議の申立てについての判断部分」のとおり。
(3)　決定のむすび
以上のとおりであるから、本件の特許請求の範囲第5項及び第12項に記載された発明は、それぞれ、特許法第29条の2及び同第29条第2項の規定に違反して特許されたものである。
また、本件の特許請求の範囲第11項に記載された発明は、特許異議申立ての理由及び証拠方法によっては、その特許を取り消すことはできない。また、他に本件の特許請求の範囲第11項に記載された発明の特許を取り消すべき理由を発見しない。よって、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第14条の規定に基づく、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成7年政令第205号)第4条第2項の規定により、結論のとおり決定する。
第３　原告主張の決定取消事由
決定は、本件訂正事項の補正（平成１２年８月４日付けの本件補正）が訂正請求書の要旨を変更するものと誤って判断（取消事由）することにより、本件訂正を認めず、ひいては本件請求項１２に係る発明（本件発明）の要旨の認定を誤ったものであるから、違法として取り消されるべきである。
１　決定は、「補正後の訂正事項に含まれる、『バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが少なくとも５ミリジュールではある』という技術事項は、バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが５ミリジユール以上であることを意味するから、『個々のパルスのパワーは約５ミリジュールである』(段落００１８)としか規定していない本件の訂正前明細書には記載されていない事項である。」と判断したが、誤りである。