(1)　先願明細書等（甲９）には，ＥＥＰＲＯＭに格納されているマイクロプログラムコードの更新時に，どのようにしてローダプログラム自身が存在する領域に対する書き込みを禁止しているのかについては，何ら具体的な記載も図示もなく，単に，「本ローダプログラム自身は，書替え対象領域とは別の領域に存在し，本処理で書替わることがないため，プログラム更新動作は正常に完遂できる。万一，更新に失敗しても，ローダプログラム自身は破壊されないため，再度更新の実行が可能である」（２頁左上欄第１段落）との記載があるにとどまる。また，上記１のとおり，ローダプログラム自身は，書替え対象領域とは別の領域にあるＥＥＰＲＯＭ，ＲＯＭ等に存在している。そうすると，先願明細書等においては，書替え処理時に，ローダプログラム自身が存在する領域に対して書き込みを行わないようにするために特別な制御を行っているのではなく，「ローダプログラムを書替え対象ＥＥＰＲＯＭ領域と分離して設けた」ことにより，書替え対象領域のアドレス指定が誤ってローダプログラムの格納領域のアドレスを指定するという誤動作が起きないように構成したものである。
(2)　本願発明における「制御する手段」の「前記ＣＰＵが前記ＥＥＰＲＯＭの前記第１の領域に対して書き込みを行わないように」とは，ＣＰＵによって誤ったアドレスが指定されることを内容とするＣＰＵの誤動作を防止することを意味しているのであり，先願明細書からは，プロセッサの誤動作により書き込み位置を誤った場合を想定して，このような場合に，ローダプログラムが記憶されている領域に書き込みが行われることを防止する構成を読み取ることはできない。(3)　被告は，乙５～７の特許公報を引用し，本願発明の特許請求の範囲の記載における「制御する手段」が「ＣＰＵとは別のもの」と限定的に解釈されるものではないと主張するが，仮に，被告の主張するように，本願発明の「制御する手段」が「ＣＰＵ」を含み得るものであると解釈したとしても，本願発明の「制御する手段」はＣＰＵを制御対象とし，ＣＰＵによる書き込みの誤動作を防止することを制御内容とするものであることに変わりはなく，このような「制御する手段」が先願明細書等に記載されていないことにも変わりはない。したがって，本願発明の「制御する手段」が「ＣＰＵ」を含み得るか否かにかかわりなく，「制御する手段」が先願明細書等に開示されていない以上，先願明細書等には本願発明の構成Ｂが開示されているとする被告の主張は失当である。
第４　被告の反論
審決の認定に誤りはなく，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。１　取消事由１（先願発明の構成Ａに係る認定の誤り）について(1)　メモリの技術分野において，領域とはアドレスによって管理された記憶領域をいい，この記憶領域を複数に分割する場合は，その分割はアドレスに基づいて行われ，その記憶領域を構成するメモリの種類や個数に左右されない。①特開昭６３－１０８４４４号公報（乙１）の第２図は，記憶領域を二つに分けて，それぞれＥＥＰＲＯＭとＲＡＭに割り当てた例である。また，分割した領域をどのようなメモリあるいは何個のメモリに割り当てるかは，自在に行い得るところであり，このことは当業者に自明の事項である。すなわち，②特開昭６３－２６６６９８号公報（乙２）の第８図は，記憶領域を二つに分割して二つのＥＥＰＲＯＭに割り当てた例，③特開昭６４－３８８０３号公報（乙３）の２頁左下欄第１段落及び同頁右下欄下から第２段落～３頁左上欄第１段落並びに第２図は，記憶領域を三つに分割してそれぞれを異なるメモリ，あるいは一部を同じメモリに割り当てた例，④特開昭６３－２２３９０１号公報（乙４）の３頁左上欄昀終段落～左下欄第１段落及び第２図は，二つに分割した記憶領域を単一のＥＥＰＲＯＭに割り当てた例である。そうすると，上記②～④に照らせば，単に「ＥＥＰＲＯＭは第１の領域および第２の領域を含み」と表現しただけでは，二つに分けた領域を異なる二つのＥＥＰＲＯＭに割り当てる場合（②）と，二つに分けた領域を同じＥＥＰＲＯＭに割り当てる場合（③，④）の両方を含み得ることは明らかである。本件明細書には，構成Ａに係るＥＥＰＲＯＭが単一のメモリチップであることは，何ら記載されておらず，本願発明の目的及び効果を参酌しても自明の事項であるとはいえない。したがって，構成Ａに係る「前記ＥＥＰＲＯＭは，第１及び第２の領域を含み」から，単一のＥＥＰＲＯＭ内に二つの領域を形成したものであることが一義的に導き出されるものではない。
(2)　先願明細書等の記載からは，先願発明における「記憶領域」は，「マイクロプログラムコード」を記憶する「領域」と，前記「マイクロプログラムコード」を書き替えるための「ローダプログラム」が記憶された，前記「マイクロプログラムコード」の記憶された「領域」とは「別の領域」に分けられていることは明らかであり，「ローダプログラム」を記憶するメモリとして「ＥＥＰＲＯＭ」を採用した場合，「領域」さえ異なればよいのであるから，「ローダプログラム」を記憶する「ＥＥＰＲＯＭ」と「マイクロプログラムコード」が記憶された「ＥＥＰＲＯＭ６」とが同じ「ＥＥＰＲＯＭ」であることを妨げるものではない。したがって，先願発明においても，「ＥＥＰＲＯＭは，第１及び第２の領域を含み，前記第２の領域には，前記マイクロプログラムが格納されており，前記第１の領域には，前記第２の領域に格納されている前記マイクロプログラムを書き換えるためのローダプログラムが格納されており」という構成Ａを有することは明らかであるから，審決の認定に誤りはない。


２　取消事由２（先願発明の構成Ｂに係る認定の誤り）について(1)　本願発明の構成Ｂは，「前記ＥＥＰＲＯＭの前記実行プログラムを書き換える時，前記ＣＰＵが前記ＥＥＰＲＯＭの前記第１の領域に対して書き込みを行わないよう，制御する手段」と規定するのみであり，他に何らの限定も付していないから，「前記ＣＰＵが前記ＥＥＰＲＯＭの前記第１の領域に対して書き込みを行わないよう，制御する手段」は，そのすべての構成を含んでいるというべきである。このように「書き込みを行わないよう，制御する手段」として，ＣＰＵとは別の構成を持たない例としては，①特開平１－１４７６８６号公報（乙５）のように，制御素子が与えられた条件に基づいてメモリヘの書き込みの制御を行っているもの，②特開平２－１０９０号公報（乙６）の第１図のように，ＣＰＵがメモリヘの書き込み制御の機能を内包しているもの，③特開平２－１９９９０号公報（乙７）のように，マイクロプロセッサとプログラムとから成る構成を「手段」と表現するものがある。このように，メモリヘの書き込み制御を行うような技術を扱う技術分野においては，単に，「書き込みを行わないよう，制御する手段」と表現しただけでは，それが必ずＣＰＵ以外の構成を指し示していることにはならないことは明らかである。
(2)　一方，先願明細書等における「本ローダプログラム自身は，書替え対象領域とは別の領域に存在し，本処理で書替わることがないため」という記載内容から，先願発明におけるマイクロプロセッサは，マイクロプログラムコードを書替え更新する際，更新マイクロプログラムコードを，書き込み位置を誤ってローダプログラムが記憶されている領域に書き込まないようにプログラム更新動作を行っていることは明らかである。したがって，先願発明においても，「ＥＥＰＲＯＭの前記マイクロプログラムを書き換える時，前記マイクロプロセッサが前記ＥＥＰＲＯＭの前記領域に対して書き込みを行わないよう，制御する手段」という構成Ｂを備えているといえるから，審決の認定に誤りはない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（先願発明の構成Ａに係る認定の誤り）について(1)　原告は，本願発明の構成Ａに係るＥＥＰＲＯＭが同一部材であるのに対し，先願明細書等においては，マイクロプログラムを格納したＥＥＰＲＯＭ６と，プログラム更新ローダプログラムが格納されているＥＥＰＲＯＭ，ＲＯＭ等は，別の部材であることは明らかであるとした上，先願明細書等に「ＥＥＰＲＯＭのある領域にマイクロプログラムを格納し，該ＥＥＰＲＯＭのマイクロプログラムを格納した領域とは別の領域にあるＥＥＰＲＯＭにプログラム更新ローダプログラムを格納することが記載されている」とした審決の認定は誤りであると主張する。しかしながら，原告の取消事由１の要点は，先願発明は本願発明の構成Ａを具備しているとした審決の認定の当否であって，物理的配置や信号の振り分け等が問題にならない本件においては，同一部材であるか，別部材であるかは，直ちに構成Ａの充足性を左右するものではない。先願明細書等（甲９）には，ローダプログラムとＥＥＰＲＯＭに関して，特許請求の範囲の欄に，「ローダプログラムを，書替更新対象ＥＥＰＲＯＭ領域と分離して設け」（１頁左欄〔特許請求の範囲〕）と，発明の詳細な説明の欄に，「本ローダプログラム自身は，書替え対象領域とは別の領域に存在し｣（同２頁左上欄第１段落），「該ローダプログラムは，更新の対象であるＥＥＰＲＯＭ６とは別の領域にあるＥＥＰＲＯＭまたはリードオンリーメモリ（ＲＯＭ）等に記憶されている」（同頁左下欄第１段落）と記載されており，これらの記載によれば，先願明細書等には，「更新の対象であるＥＥＰＲＯＭ６」と「ローダプログラムを記憶するＥＥＰＲＯＭまたはＲＯＭ等」とを別の領域に備える構成が開示されているものと認められる。また，被告が引用する乙２～４によれば，メモリの技術分野においては，二つに分けた領域をそれぞれＥＥＰＲＯＭに割り当てる場合に，異なる二つのＥＥＰＲＯＭに割り当てること（乙２）も，同じＥＥＰＲＯＭに割り当てること（乙３，４）も，いずれも行われていることが認められ，記憶領域とメモリ部材の対応関係が１対１に固定されるものでないことがメモリの技術分野における技術常識であることは，原告の自認するところである。そうすると，ローダプログラムを記憶する領域にＲＯＭを割り当てた場合は，一般的には，このＲＯＭとＥＥＰＲＯＭ６とは別部材になるとしても，ローダプログラムを記憶する領域にＥＥＰＲＯＭを割り当てる場合，「マイクロプログラムコード」を記憶する「領域」を割り当てられた「ＥＥＰＲＯＭ」とは別の「ＥＥＰＲＯＭ」に割り当てる場合と，「マイクロプログラムコード」を記憶する「領域」を割り当てた「ＥＥＰＲＯＭ」の別の「領域」に割り当てる場合を認定できるというべきであり，マイクロプログラムを格納したＥＥＰＲＯＭ６とプログラム更新ローダプログラムを格納したＥＥＰＲＯＭとが別の部材であるものに限定することはできない。
したがって，先願明細書等に，「ＥＥＰＲＯＭのある領域にマイクロプログラムを格納し，該ＥＥＰＲＯＭのマイクロプログラムを格納した領域とは別の領域にあるＥＥＰＲＯＭにプログラム更新ローダプログラムを格納することが記載されている」とした審決の認定に誤りはない。


(2)　なお，原告は，先願明細書等には，単に，「ＥＥＰＲＯＭにマイクロプログラムを格納し」ていることが記載されているのであって，「ＥＥＰＲＯＭのある領域にマイクロプログラムを格納し」た点が記載されているのではないと主張するが，審決は，先願発明において，ＥＥＰＲＯＭ６は制御装置１の制御メモリとして使用されており，ＥＥＰＲＯＭ６には，その制御データがマイクロプログラムコードとは別の領域に格納されると解することができるから，「ＥＥＰＲＯＭのある領域にマイクロプログラムを格納し」たと認定できるとの趣旨を説示しているものと解される。また，このような解釈は，先願明細書等（甲９）に，「また，マイクロプロセッサの制御メモリとして本実施例の如きＥＥＰＲＯＭを直接使用せず，ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）を使用し，ＥＥＰＲＯＭをプログラムセーブ領域とした場合にも本発明が適用できることも容易に想像できる」（３頁左上欄第３段落）と記載されていることからも，裏付けられるところである。原告の主張は，審決を正解しないで論難するものにすぎず，採用の限りではない。(3)　また，原告は，先願明細書等の第１図においては，符号６はＥＥＰＲＯＭを表す矩形枠の全体を指し示しており，ローダプログラムを指し示している符号７はこれとは分離して別個に描かれた矩形枠を指し示しているから，書替え対象領域であるＥＥＰＲＯＭとは別個の領域にローダプログラムが分離して格納されていることは明らかであるとし，さらに，ＥＥＰＲＯＭ，ＲＯＭ，ＲＡＭなどの記憶媒体は基板上にメモリチップの形態で搭載されることが一般的であるから，一つのメモリチップであるＥＥＰＲＯＭ６とは別個のメモリチップであるＥＥＰＲＯＭまたはＲＯＭ等にローダプログラムが記憶されていると理解するのが自然であると主張する。
確かに，先願明細書等の第１図には，制御装置１内にマイクロプロセッサ５，ＥＥＰＲＯＭ６，ローダプログラム７，データバッファ８，各種制御回路等を備えた構成が図示されている。しかしながら，第１図は，その記載から，制御装置１の物理的な構成を表したものというよりも，制御装置１を構成する各機能ブロックの相互関係を図式的に表したものというべきであるから，先願明細書等の第１図に，ＥＥＰＲＯＭ６とローダプログラムが別のブロックとして記載されているからといって，必ずしも両者が別部材から構成されるものに限定されると解すべきものではない。また，記憶媒体が基板上にメモリチップの形態で搭載されることが一般的であるとしても，そのことから直ちに，先願発明が，ＥＥＰＲＯＭ６とローダプログラムを格納したＥＥＰＲＯＭ又はＲＯＭとが別のメモリチップとして基板上に搭載されたものに限られるということはできない。したがって，原告の主張は失当といわざるを得ない。


(4)　さらに，原告は，メモリと記憶領域の特定の対応関係は，特定の技術的課題，動機付けなどに基づき個々に決定されるべきものであり，個々の対応関係すべてをメモリの技術分野における技術常識とみなすことはできず，被告による先願明細書の解釈は，技術常識に照らし先願発明の内容に基づくものではなく，先願発明と乙１～４に記載の発明とを組み合わせることにより導き出したものであると主張する。しかしながら，記憶領域とメモリ部材の対応関係が１対１に固定されるものでないことがメモリの技術分野における技術常識であることは原告の自認するところであり，他に，先願明細書等の記載からは，マイクロプログラムとローダプログラムとが同一のＥＥＰＲＯＭの別の領域に格納されることを認定できないとする要因も見いだせないから，原告の主張は採用の限りではない。(5)　以上によれば，先願発明の構成Ａに係る審決の認定に誤りがあるということはできないから，原告の取消事由１の主張は採用することができない。２　取消事由２（先願発明の構成Ｂに係る認定の誤り）について(1)　原告は，先願明細書等においては，書替え処理時に，ローダプログラム自身が存在する領域に対して書き込みを行わないようにするために特別な制御を行っているのではないから，「ローダプログラムを書替え対象ＥＥＰＲＯＭ領域と分離して設けた」ことにより，書替え対象領域のアドレス指定が誤ってローダプログラムの格納領域のアドレスを指定するという誤動作が起きないように構成したものにすぎないとした上，先願発明が「書替え処理時に，ローダプログラム自身が存在する領域に対して書き込みを行わないように制御しているものと認められる」として，本願発明の構成Ｂを具備するとした審決の認定は，誤りであると主張する。そこで，まず，先願明細書等（甲９）の記載について検討すると，ローダプログラムに関し，特許請求の範囲の欄に，「ＥＥＰＲＯＭ内のマイクロプログラムコードを自己更新するローダプログラムを，書替更新対象ＥＥＰＲＯＭ領域と分離して設けた」（１頁左下欄〔特許請求の範囲〕）と，発明の詳細な説明の欄に，「本ローダプログラム自身は，書替え対象領域とは別の領域に存在し，本処理で書替わることがないため，プログラム更新動作は正常に完遂できる。万一，更新に失敗しても，ローダプログラム自身は破壊されない」（２頁左上欄第１段落），「該ローダプログラムは，更新の対象であるＥＥＰＲＯＭ６と別の領域にあるＥＥＰＲＯＭまたはリードオンリーメモリ（ＲＯＭ）等に記憶されている」（同頁左下欄第１段落）と記載されている。これらの記載によれば，先願発明のローダプログラムは，ＥＥＰＲＯＭ又はＲＯＭ等に記憶され，それ自身の書替えを意図していない構成であることが明らかであり，誤動作による書替えを防止すべきことは自明の技術事項である。ローダプログラムを記憶するためにＲＯＭを用いた場合は，ＲＯＭは読出し専用メモリであるから，ＣＰＵが誤動作を起こしてもローダプログラムが破壊されることはないが，ＥＥＰＲＯＭを用いた場合は，単に，アドレスが異なるだけでは，誤動作によって破壊される可能性がある。先願明細書等には，｢本ローダプログラム自身は，書替え対象領域とは別の領域に存在し，本処理で書替わることがない」と記載されているから，先願発明は，領域を異ならせることによって書替えを防止していることは認定できるが，具体的にどのような手段を用いるのかは明確ではない。
(2)　本願発明の構成Ｂは，「前記ＥＥＰＲＯＭの前記実行プログラムを書き換える時，前記ＣＰＵが前記ＥＥＰＲＯＭの前記第１の領域に対して書き込みを行わないよう，制御する手段を備えた」と規定するものであって，他に何らの限定も付していないところ，被告は，この「前記ＣＰＵが前記ＥＥＰＲＯＭの前記第１の領域に書き込みを行わないよう」の技術的意義について，ＣＰＵの通常の書き込み動作そのものも含み得るものであると主張し，ＣＰＵとは別の構成を持たない例として，本願発明に係る本件出願前ではあっても，先願発明の出願後に公開された乙５～７の特許公報を引用している。


特開平１－１４７６８６号公報（乙５）には，「第１図のメモリマップを持つＩＣカード１に対して，応用コード『ＣＤＣＡＲＤ』を指定して領域定義群指定コマンドを実行した場合にアクセス可能になるエリアについて第６図に示す。オープンする領域定義群は，コモン領域定義群２４と第１領域定義群２５で，これらの中で定義されているエリア番号『０１，０２，１０，１２』のエリアがアクセス可能となる。クローズする領域定義群は第２領域定義群２６で，この中で定義されているエリア番号『１０，２０』のエリアがアクセス不可能となる」（４頁左下欄第２段落），「もし，コモン領域定義群２４にも，第１領域定義群２５にも定義されていないエリア番号情報がコマンド電文中に付加されているときには，制御素子１１はエリア番号未定義を意味するレスポンスを端末装置の制御部３に対して送出する。また，もし領域定義群の指定が行われていない，あるいは領域定義群指定コマンドが正常に終了せず，オープンされた領域定義群が無い場合には，制御素子１１はオープン領域定義群無しを意味するレスポンスを端末装置の制御部３に対して送出する」（５頁左下欄第２段落）と記載されており，これらの記載によれば，ＣＰＵの書込み制御について，上記のとおり応用コードを定義することにより，アクセス可能な領域を指定する制御を行うことが開示されている。また，特開平２－１０９０号公報（乙６）には，特許請求の範囲として，「その内部に動作プログラムとこの動作プログラムに応じて所定の処理を実行するプロセッサとを有し，前記動作プログラムの書換えが可能なＩＣカードにおいて，前記動作プログラムの書換えが可能か否かを示す書換え可否情報とこの書換え可否情報を書換え可及び書換え不可のいずれかの状態に書換える許可を与えるための照合情報とを記憶するメモリを備え，外部からの入力情報と前記照合情報との一致をもって前記書換え可否情報の状態を可及び否のいずれか一方の情報に書換え，この書換え可否情報が書換え可となっているときに前記動作プログラムの書換え処理を実行することを特徴とするＩＣカード」（１頁左下欄〔特許請求の範囲〕）と記載されており，これらの記載によれば，「ＣＰＵ」に保持された「動作プログラム書き込み制御プログラム」が「動作プログラム格納部」への「動作プログラム」の書き換えに際して，当該書き換え要求が所定の条件を満たしていなければ，「動作プログラム」書き換え不可の判定を行い，その結果，「ＣＰＵ」は「動作プログラム」の書き換えを行わないよう動作することが開示されている。本願発明の構成Ｂに係る「制御する手段」は，「前記マイクロプロセッサが前記ＥＥＰＲＯＭの前記第１の領域に対して書き込みを行なわないように」制御するものであり，その構成について何らの限定も付されていないことは上記のとおりであるから，乙５，６に記載されるようなＣＰＵを制御対象とし，ＣＰＵの書き込みを行わないよう制御する手段も含むものと解するのが相当である。(3)　原告は，本願発明の「制御する手段」がＣＰＵの通常の書き込み動作そのものも含み得るものであるとしても，本願発明の「制御する手段」はＣＰＵを制御対象とし，ＣＰＵによる書き込みの誤動作を防止することを制御内容とするものであることに変わりはなく，このような「制御する手段」が先願明細書等に記載されていないことも変わりはないと主張する。
「領域を異ならせることによってローダプログラムが更新されることがない」という先願発明は，「第１の領域に対して書き込みを行わないよう」にされるものの，具体的な「制御する手段」は明確ではないことは上記(1)のとおりである。しかしながら，本願発明の構成Ｂに係る「前記ＣＰＵが前記ＥＥＰＲＯＭの前記第１の領域に対して書き込みを行わないよう，制御する手段」は，ＣＰＵが前記ＥＥＰＲＯＭの前記第１の領域に対して書き込みを行わないよう制御する構成のすべてを含むものであり，また，乙５，６に記載される手段は，ＣＰＵを制御対象とし，ＣＰＵの書き込みを行わないよう制御する手段である点で本願発明の手段に含まれるものであって，このような手段を設けることは，本件出願時において，当業者の技術常識であったということができることは，上記の認定及び判断に照らして明らかである。そうすると，先願発明の構成として「制御する手段」を明確に認定できないとしても，構成Ｂにおいて，本願発明と先願発明の実質的な同一性を失うものということはできない。
(4)　また，原告は，本願発明の構成Ｂに係る「制御する手段」の「前記ＣＰＵが前記ＥＥＰＲＯＭの前記第１の領域に対して書き込みを行わないように」とは，ＣＰＵによって誤ったアドレスが指定されることを内容とするＣＰＵの誤動作を防止することを意味していると主張する。
しかしながら，乙５，６に記載されるものも，ＣＰＵの誤動作を防止することができるものであるから，本願発明の「制御する手段」に含まれるものであり，メモリの記憶領域に対して書き換えを防止するためにこのような手段を設けることが本件出願当時の当業者の技術常識である以上，書き込みを行わないように制御する手段を設けることは，目的達成ための微差にすぎないというべきである。そうすると，原告の上記主張も，構成Ｂに係る実質的な同一性についての審決の認定を左右するものとはいえない。
(5)　したがって，原告の取消事由２の主張は採用することができない。３　以上のとおり，原告の取消事由の主張はいずれも理由がなく，他に審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。
よって，原告の請求は理由がないから棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第１３民事部
裁判長裁判官    　篠　　原　　勝　　美
裁判官    　岡　　本　　　　　岳
裁判官    　長　　沢　　幸　　男


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平成１７年（行ケ）第１０７６１号審決取消請求事件
平成１８年６月１２日口頭弁論終結
判決
原告ユニ・チャーム株式会社
代理人弁理士正林真之，藤田和子，林一好
被告特許庁長官   中嶋誠
指定代理人國田正久，津田俊明，高木彰，青木博文
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１原告の求めた裁判
「特許庁が不服２００２－２１８２９号事件について平成１７年９月１３日にした審決を取り消す。」との判決。
第２事案の概要
本件は，拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消しを求める事案である。
１特許庁における手続の経緯
(1)原告は，平成１３年９月１７日（国内優先権主張同年１月９日），発明の名称を「着用対象者案内用表示及びそれを使用した陳列用包装体」とする特許出願（請求項の数１５）をした。
(2)原告は，平成１４年１０月８日付けの拒絶査定を受けたので，同年１１月
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１１日，拒絶査定に対する審判を請求し（不服２００２－２１８２９号事件として係属），さらに，同年１２月４日付け手続補正書及び平成１７年８月３日付け手続補正書（甲９）により，明細書を補正した。
(3)特許庁は，平成１７年９月１３日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同月２７日，その謄本を原告に送達した。２請求項１及び１５に係る発明の要旨（平成１７年８月３日付け補正後のもの。請求項２ないし１４に係る発明は省略）
「【請求項１】着用対象者が異なる，同種類もしくは類似する商品群を識別表示する着用対象者案内用表示体であって，日常活動の象徴的な動作の前記着用対象者の図を示した複数の着用対象者図柄のセットからなり，当該セットの中の所定の着用対象者図柄が他の着用対象者図柄よりも大きいものである着用対象者案内用表示部分を備えていることを特徴とする着用対象者案内用表示体。」「【請求項１５】着用対象者が異なる，同種類もしくは類似する商品群を識別表示し，前記着用対象者が異なる，同種類もしくは類似する商品群が陳列される陳列
棚付近の床面に敷設される色案内マットであって，
前記着用対象者の中の所定の着用対象者を象徴的に図示した着用対象者図柄を備
えており，
前記陳列棚が商品群を識別表示する色と同調の色を用いて構成されている色案内マット。」
３審決の理由の要旨
審決の理由は，以下のとおりであるが，要するに，請求項１に係る発明（以下「本願発明１」という。）は，後記引用発明１，後記引用例２記載の発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，請求項１５に係る発明（以下「本願発明１５」という。）は，後記引用発明６及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない，というものである。
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()引用刊行物に記載された事項及び引用発明1
ア引用発明１
本願の国内優先日前に日本国内において頒布された刊行物である「エリエールの大人用紙おむつ
()R
テークケア商品のご案内」（大王製紙株式会社，特許庁意匠課平成１２年１月２６日受入，１ページ～１０ページ。以下「引用例１」という。）には，以下の発明（以下「引用発明１」という。）が記載されているものと認める。
「着用対象者が異なる複数のタイプを設けた大人用紙おむつテークケアを包装するパッケージであ
って，
当該パッケージには，着用対象者が日常活動において行える動作の中で象徴的な動作を示すことにより，包装された大人用紙おむつテークケアの着用対象者を識別表示するイラストであって，少なくとも３種類あるイラストの中から２種類のイラストが同じ大きさで表示されているパッケージ。」
イ引用発明６
本願の国内優先日前に日本国内において頒布された刊行物である登録実用新案第３０６２５４５号公報（以下「引用例６」という。）には，以下の発明（以下「引用発明６」という。）が記載されているものと認める。
「複数種類の商品が陳列される商品陳列部の前方側の床面スペース上に，前記商品陳列部における広告対象商品の陳列区画の正面に配置して広告対象商品を識別表示する広告シートであって，当該広告シートの表面には，前記広告対象商品のパッケージに表示された図案の少なくとも一部を反映した広告図案が表示されており，ベージュやグレー系統のやや明るい色調で内装されていることが多い売り場の床面とは異なり，暗い色調の色にてデザインされた広告シート。」
()本願発明１について2
ア本願発明１と引用発明１の対比
本願発明１と引用発明１とを対比する。
まず，引用発明１における「大人用紙おむつテークケア」は，着用対象者が異なる複数のタイプが設けられた商品であるから，本願発明１における「同種類もしくは類似する商品群」に相当する。次いで，引用発明１における「着用対象者が日常活動において行える動作の中で象徴的な動作」は，本願発明１における「日常活動の象徴的な動作」に相当する。それ故，引用発明１における「イラスト」は，日常活動の象徴的な動作の着用対象者の図を示したものということができ，本願発明１
--4
における「着用対象者図柄」に相当する。また，引用発明１における２種類のイラストは，いずれも着用対象者を識別表示するものであるから，これら２種類のイラストを合わせたものは，着用対象者を識別表示するという限りにおいて本願発明１における「複数の着用対象者図柄のセットからなる着用対象者案内用表示部分」に相当する。
そして，引用発明１における「パッケージ」は，大人用紙おむつテークケアを包装するものであり，「イラスト」を表示する表示体と解することもできる。イラストを「表示する」ということは，イラストを「備えている」ことに他ならないのであるから，引用発明１におけるイラストを表示した「パッケージ」は，本願発明１における着用対象者案内用表示を備えた「着用対象者案内用表示体」に相当する。
したがって，両者は
「着用対象者が異なる，同種類もしくは類似する商品群を識別表示する着用対象者案内用表示体であって，日常活動の象徴的な動作の前記着用対象者の図を示した複数の着用対象者図柄のセットからなる着用対象者案内用表示部分を備えている着用対象者案内用表示体。」において一致し，次の点で相違する。
［相違点１］
本願発明１では，複数の着用対象者図柄のセットの中の所定の着用対象者図柄が他の着用対象者図柄よりも大きいものであるのに対して，引用発明１では，少なくとも３種類ある，着用対象者が日常活動において行える動作の中で象徴的な動作を示すイラストのうち，２種類のイラストが同じ大きさでパッケージに表示されている点。
イ判断
上記相違点１について検討する。


まず，本願の国内優先日前に日本国内において頒布された刊行物である「2000SPRINGNEW   PRODUCTelleair２０００年春新商品カタログ」（大王製紙株式会社，特許庁意匠課平成１２年１月２６()R
日受入，１９ページ～２６ページ。以下「引用例２」という。）には，次の事項が記載されている。「大人用紙おむつには，テープ止めタイプ，パンツタイプ又は尿とりパッドといった複数のタイプが設けられており，これら各商品がどのような着用対象者を対象としているかを示す表示として，「ベッドでの生活が長い」，「座ることができる」，「手すりなどの補助があれば立てる」，「杖や歩行器を使えば歩ける」及び「一人で歩ける」といった，日常活動の象徴的な動作の着用対象者の図--5
を示した複数のイラスト全てからなる一覧表示を用いること。」（２０ページ）上記の「テープ止めタイプ，パンツタイプ又は尿とりパッドといった複数のタイプ」が設けられた大人用紙おむつは，本願発明１における「同種類もしくは類似する商品群」に相当する。また，上記の「一覧表示」とは，複数のイラスト全てを一つのセットとして表示したものということができ，複数のタイプが設けられた商品のそれぞれが，どのような着用対象者を対象としているかを示すものでもある。それ故，上記の「日常活動の象徴的な動作の着用対象者の図を示した複数のイラスト全てからなる一覧表示」は，本願発明１における「複数の着用対象者図柄のセットからなる着用対象者案内用表示部分」に相当する。
そして，引用例２記載の発明のように，日常活動の象徴的な動作の着用対象者の図を示した複数のイラスト全てからなる一覧表示を用いたならば，大人用紙おむつがどのような基準で着用対象者を区分けしているのかが一目瞭然であること，そして，これら着用対象者の区分けを比較することによって自分がどの着用対象者の区分に該当するか，どのタイプの商品が自分に適切であるかを容易に判断し得ることは当業者にとって自明のことである。例えば，大人用紙おむつではないが，毛布の性能を複数段階にランク付けするための区分欄を複数表示した毛布品質表示票を用意し，該当するランクの区分欄を他欄と異なる着色に施した上で前記毛布品質表示票をパッケージに表示することにより，毛布の基本的性能を一目で把握でき，店頭において消費者が容易に自分にあった毛布を選択できることが実願平５－１９６００号（実開平６－７８９６７号，本訴甲３）のＣＤ－ＲＯＭ（実用新案登録請求の範囲，段落番号００１１及び００１２，図１）に記載されている。そうすると，引用発明１のパッケージにおいて，パッケージ内の商品が対象とする着用対象者だけではなく，引用例２記載の発明のように，日常活動の象徴的な動作の着用対象者の図を示した複数のイラスト全てからなる一覧表示をパッケージに表示することは，当業者であれば容易に想到できることである。
その際，包装された商品が対象としていない，着用対象者の象徴的な動作のイラストまでもパッケージに表示されることになるので，消費者が誤った商品を購入しないように，包装された商品が対象とする着用対象者図柄を，他の着用対象者図柄よりも目立たせることは当然のことである。そして，ある着用対象者図柄を他の着用対象者図柄より目立たせるためには，他の図柄よりも大きく表示したり（引用例１に記載された「テークケア尿とりパッドレギュラー」，「テークケア夜一枚安心パッド」，「テークケアフラットタイプ」参照。），他の図柄とは異なる色を着色すること（前述の実願--6
平５－１９６００号（実開平６－７８９６７号）のＣＤ－ＲＯＭに記載された実用新案登録請求の範囲及び図１参照。）が通常想定され，これら手段の中から，パッケージ全体のレイアウトや消費者に与える印象を考慮して決定される設計事項にすぎない。よって，引用発明１のパッケージにおいて，引用例２記載の発明のように，日常活動の象徴的な動作の着用対象者の図を示した複数のイラスト全てからなる一覧表示を表示するとともに，当該一覧表示の中の所定の着用対象者図柄を他の着用対象者図柄よりも大きく表示することは，当業者であれば容易に想到できることである。
そして，本願発明１の作用効果も引用発明１，引用例２記載の発明及び周知技術から当業者が予測できる範囲のものである。
よって，本願発明１は，引用発明１，引用例２記載の発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。
()本願発明１５について3
ア本願発明１５と引用発明６の対比
まず，引用発明６における「複数種類の商品」及び「商品陳列部」は，それぞれ本願発明１５における「商品群」及び「陳列棚」に相当する。
次いで，引用発明６における「陳列区画の正面」は，商品陳列部の付近ということもできるのであるから，引用発明６における「商品陳列部における・・・陳列区画の正面に配置」は，本願発明１５における「陳列棚付近に敷設」に相当する。
また，引用発明６における「広告シート」は，商品陳列部に陳列された複数の商品の中から広告対象商品を識別表示するものであり，広告対象商品がどの商品陳列部に陳列されているかを案内するものということができるから，本願発明１５における「案内マット」に相当する。そして，引用発明６における「広告シート」の表面に表示された「広告図案」は，広告対象商品のパッケージに表示された図案の少なくとも一部を反映したものであり，図柄ということもできるのであるから，本願発明１５及び引用発明６は共に「図柄を備えた案内マット」という点で一致する。
したがって，両者は
「商品群を識別表示し，前記商品群が陳列される陳列棚付近の床面に敷設される，図柄を備えた案内マット。」
において一致し，次の点で相違する。
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［相違点２］
本願発明１５の色案内マットは，着用対象者が異なる，同種類もしくは類似する商品群を識別表示するために，着用対象者が異なる，同種類もしくは類似する商品群が陳列される陳列棚付近の床面に施設されているのに対して，引用発明６の広告シートは，商品陳列部に陳列された広告対象商品を識別表示するために，当該広告対象商品の陳列区画の正面に配置されており，同種類もしくは類似する商品群を識別表示しているのか否かが不明な点。
［相違点３］
本願発明１５の色案内マットが備えた図柄は，着用対象者の中の所定の着用対象者を象徴的に図示した着用対象者図柄であるのに対して，引用発明６の広告シートが備えた図柄は，広告対象商品のパッケージに表示された図案の少なくとも一部を反映した広告図案である点。
［相違点４］
本願発明１５の色案内マットは，陳列棚が商品群を識別表示する色と同調の色を用いて構成され，それ故に色案内マットと称しているのに対して，引用発明６では，商品陳列部が複数種類の商品を色によって識別表示しているのか否かが不明であり，それ故，広告シートの色も商品陳列部の色と同調の色を用いているか否かが不明な点。
イ判断
(ｱ)相違点２について


着用対象者が異なる，同種類もしくは類似する商品群としては，例えば，引用例１及び引用例２に記載された大人用紙おむつがある。この大人用紙おむつは陳列棚に陳列して販売されることが一般的であるから，引用発明６の広告対象商品を大人用紙おむつのような，着用対象者が異なる，同種類もしくは類似する商品群とし，これら商品群を広告シートによって識別表示することは設計事項である。
(ｲ)相違点３について
着用対象者が異なる，同種類もしくは類似する商品群を広告シートによって識別表示することが設計事項であることは前述のとおりである。
そして，引用発明６における広告シートは，広告対象商品のパッケージに表示された図案の少なくとも一部を反映した広告図案を表示するものであり，これによって広告対象商品が識別され得るのであるから，着用対象者が異なる，大人用紙おむつの商品群が引用発明６の広告シートの広告対象商品
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となれば，当該広告シートに表示された図柄も，大人用紙おむつの着用対象者を識別できる図柄とする必要がある。
いま，引用例１記載の大人用紙おむつのパッケージには，大人用紙おむつの着用対象者を識別表示する，着用対象者が日常活動において行える動作の中で象徴的な動作を示したイラスト（本願発明１５における「着用対象者図柄」に相当。）が表示されているのであるから（上記()ア参照。），広1告対象商品の着用対象者に該当するイラストを引用発明６の広告シートに表示して，大人用紙おむつの着用対象者を識別表示することは，当業者であれば容易に想到できることである。
(ｳ)相違点４について
陳列棚が色を用いて商品群を識別表示することは，例えば特開昭６３－９２３１２号公報（３ページ左上欄１４行～同ページ右下欄２行参照。），実願平５－７０４９号（実開平６－６４５６４号）のＣＤ－ＲＯＭ（段落番号００１０及び００１１参照。）等にみられるよう従来周知である。そして，消費者が誤った商品を購入しないように識別表示を充実させることは当業者にとって自明の課題であるから，引用発明６の商品陳列部において，色を用いた商品群の識別表示を採用することは当業者であれば容易に想到できることである。
また，本願の国内優先日前に日本国内において頒布された刊行物である「サンスター新トニックシャンプー」（サンスター株式会社，特許庁意匠課平成１２年１月２６日受入，９ページ。）には，「トニックの持つ爽快感を前面に出した販促ツールで，売り場での注目度を高め，店頭での販売をバックアップします。」との記載とともに，トニックのボトルの色（青色及び緑色）と同調の色（青色及び緑色）を用いた「定番ＰＯＰ」を陳列棚に取り付け，陳列棚の横には，同じ同調の色（青色及び緑色）を用いた「エアＰＯＰ」を設置することが記載されている（９ページの販促ツール参照。）。つまり，陳列棚付近に設置する広告用部材の色を陳列棚の色と同調させることは従来から適宜行われており，設計事項である。
したがって，引用発明６において周知技術を採用し，複数種類の商品が陳列される商品陳列部が色を用いて商品の識別表示を行うとともに，その正面に配置される広告シートの色を当該商品陳列部の色と同調の色を用いて構成することは，当業者であれば容易に想到できることである。
(ｴ)まとめ
上記相違点は，いずれも設計事項であるかあるいは想到容易であり，本願発明１５の作用効果も引用発明６及び周知技術から当業者が予測できる範囲のものであるから，本願発明１５は，引用発明６
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及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。
()審決のむすび4
以上のとおり，本願発明１は，引用発明１，引用例２記載の発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，本願発明１５は，引用発明６及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。
本願発明１及び本願発明１５が特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないから，本願のその余の請求項に係る発明について検討するまでもなく，本願は拒絶を免れない。
第３当事者の主張の要点
１原告主張の審決取消事由
(1)取消事由１（相違点１の判断の誤り）
審決は，「本願発明１は，引用発明１，引用例２記載の発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。」と判断した。
ア容易想到性について
(ｱ)引用例２（甲２，乙２）の２０頁は，カタログに記載された表示の一部分であって，「テークケア」シリーズのラインナップを説明するために，日常活動の象徴的な動作の着用対象者の図を個別に示したものにすぎず，引用例２には，セットとして「一覧表示」を形成することも，また，パッケージに「セット」として「一覧表示」として並べて「表示」することも，記載されていない。そうであれば，引用例２に「日常活動の象徴的な動作の着用対象者の図を示した複数のイラスト全てからなる一覧表示を用いること」が記載されているとした審決の認定は誤りであり，また，これに基づく，「上記の「日常活動の象徴的な動作の着用対象者の図を示した複数のイラスト全てからなる一覧表示」は，本願発明１における「複数の着用対象者図柄のセットからなる着用対象者案内用表示部分」に相当する。」，「引用例２記載の発明のように，日常活動の象徴的な動作の着用対象
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者の図を示した複数のイラスト全てからなる一覧表示を用いたならば，大人用紙おむつがどのような基準で着用対象者を区分けしているのかが一目瞭然であること，そして，これら着用対象者の区分けを比較することによって自分がどの着用対象者の区分に該当するか，どのタイプの商品が自分に適切であるかを容易に判断し得ることは当業者にとって自明のことである。」との審決の認定も誤りである。なお，審決が例示した実願平５－１９６００号のＣＤ－ＲＯＭ（甲３）の「毛布品質表示票」は，毛布というひとつの形態でしかありえない物品の品質を色と文字により表示するものであって，着用対象者の日常活動の象徴的な動作を示す人のイラストを複数並べて「セット」として表示する本願発明１とは，物品の品質を表示する点及び表示として色と文字の両者を採用する点で明らかに異なる。(ｲ)特定の図柄を他の図柄より目立たせるために，単に他の図柄よりも大きく表示することは，審決が説示するように，パッケージ全体のレイアウトや消費者に与える印象を考慮して決定される設計事項であるといえる。しかし，本願発明１は，「日常活動の象徴的な動作の前記着用対象者の図を示した複数の着用対象者図柄のセットからなり，当該セットの中の所定の着用対象者図柄が他の着用対象者図柄よりも大きい」というものであって，単に他の図柄よりも大きく表示するというだけでなく，同時に，複数の着用対象者図柄をセットとして表示するのである。このように，複数の着用対象者図柄をセットとして表示するのみならず，その中で目立たせたい図柄を大きく表示することを組み合わせることは，単なる設計事項であるとはいえない。
(ｳ)引用発明１のパッケージは，「２種類のイラストが同じ大きさで表示されている」のであって，２種類のイラストを合わせたものは，単に商品の対象者となるべき者の図柄を並べて付設しているにすぎず，引用発明１のパッケージ（本願発明１の「着用対象者案内用表示体」に相当する。）には，同時に表示されている図柄の中で，取り立てて強調したい図柄を明らかにする意思がないから，引用発明１のパッケージにおいて，日常活動の象徴的な動作の着用対象者の図を示した複数の
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イラスト全てからなる一覧表示を表示するとともに，当該一覧表示の中の所定の着用対象者図柄を他の着用対象者図柄よりも大きく表示することは，当業者であっても容易に想到することができない。
イ顕著な作用効果について
本願発明１は，「複数の着用対象者図柄のセット」が表示され，かつ，「当該セットの中の所定の着用対象者図柄が他の着用対象者図柄よりも大きい」という構成を採用し，これにより，着用対象者が異なる同種類又は類似する商品群がある場合に，この中から所望の商品を購入しようとする者（本人や介助者）に対し，商品がそれぞれどのように区分されているかを一つのパターンとして認識させるとともに，商品群全体の中でその商品の着用対象者を一見して把握させ，誤認識による購入ミスを解消するという顕著な作用効果を発現するものであって，この作用効果は，引用発明１，引用例２記載の発明及び周知技術から当業者が予測できる範囲のものではない。
ウしたがって，「本願発明１は，引用発明１，引用例２記載の発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。」とした審決の判断は，誤りである。
(2)取消事由２（相違点４の判断の誤り）
審決は，「本願発明１５は，引用発明６及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。」と判断した。
ア容易想到性について
引用発明６の広告シートは，審決が認定するように，「ベージュやグレー系統のやや明るい色調で内装されていることが多い売り場の床面とは異なり，暗い色調の色にてデザインされた広告シート」であって，これに対応する陳列棚の同調色は，暗い色調となる必要があるから，引用発明６に基づけば，「陳列棚が商品群を識別表示する色」は，暗い色調の色となることが前提である。これに対し，審決が引用する「サンスター新トニックシャンプー」のカタログ（甲７，乙３）で用いられて
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いる青色及び緑色は，明るい色調の色であるから，暗い色調の色の広告シートである引用発明６に，明るい色調の色を用いる「サンスター新トニックシャンプー」のカタログを周知技術として組み合わせることには，阻害要因がある。また，「サンスター新トニックシャンプー」のカタログは，マットの色が商品の色と同調していないから，同調した色によって購入者を適切な商品に「案内する」という本願発明１５の持つ機能を果たすことができないのであって，陳列棚付近に設置する広告用部材の色を陳列棚の色と同調させることが従来から行われているものであるとしても，同一商品内の異なるタイプにマットの色を合わせる本願発明１５の「色案内マット」を想到することはできない。
そうであれば，引用発明６において，複数種類の商品が陳列される商品陳列部が色を用いて商品の識別表示を行うとともに，その正面に配置される広告シートの色を当該商品陳列部の色と同調した色を用いて構成することは，当業者であっても容易に想到することができない。
イ顕著な作用効果について
本願発明１５は，請求項１５に記載された構成を採用し，これにより，本願明細書（甲８）の発明の詳細な説明に記載されたように，「一般消費者としては，色調を頼りにして，すんなりと商品が選べることになり，一般消費者の便宜が図られることになる。また，色調の統一が図られることから，陳列場所の雰囲気が統一されたものとなり，雑然とした雰囲気の陳列場所と比較して，「買いやすい」という印象を一般消費者に与え（陳列場所環境の改善），購買意欲の増大を通じて店舗の売上向上にも寄与することが期待できる。」（段落【００４１】），「そして，例えば，一般消費者たる購入者の中でも，他者からの介助が必要なぐらいのハンディを身体に背負っている者にとっては，現在の自分の状態に合う商品を一見して判別することができ，商品購入の際の便宜が図られる。」（段落【００８４】）という顕著な作用効果を奏するものであって，この作用効果は，引用発明６及び周知技術から当業者が予測できる範囲のものではない。
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ウしたがって，「本願発明１５は，引用発明６及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。」とした審決の判断は，誤りである。
２被告の反論
(1)取消事由１（相違点１の判断の誤り）に対して
ア容易想到性について


(ｱ)引用例２の２０頁には，「日常生活の状態」という項目に，「ベッドでの生活が長い」，「座ることができる」，「手すりなどの補助があれば立てる」，「杖や歩行器を使えば歩ける」及び「一人で歩ける」といった，日常活動の象徴的な動作の着用対象者の図を示した複数のイラストが，横に並べて表示されている。このように，同一の頁に表示されているだけではなく，すべて「日常生活の状態」という項目名のところに並んで示されているから，日常活動の象徴的な動作の着用対象者の図を示した複数のイラストが「一覧表示」といえることは明らかである。また，審決は，引用例２に，パッケージに「セット」として「一覧表示」として並べて「表示」することが記載されていることまでは認定していない。なお，実願平５－１９６００号のＣＤ－ＲＯＭ（甲３）の「毛布品質表示票」は，「同種類もしくは類似する商品群を識別表示する案内用表示体」といえる点で本願発明１と共通しているから，表示として，文字を使用しようが，図を使用しようが，同種類もしくは類似する商品群を識別表示する機能自体に，何ら変わるところはない。
(ｲ)特定の図柄を他の図柄より目立たせるために，他の図柄よりも大きく表示するか，他の図柄と異なる色を着色するかは，当業者にとって単なる設計事項にすぎないから，実願平５－１９６００号のＣＤ－ＲＯＭ（甲３）の記載からみても，引用発明１のパッケージにおいて，引用例２記載の発明のように，日常活動の象徴的な動作の着用対象者の図を示した複数のイラスト全てからなる一覧表示を表示するとともに，当該一覧表示の中の所定の着用対象者図柄を他の着用対象者図柄より
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も大きく表示することは，当業者であれば容易に想到することができるものである。
イ顕著な作用効果について
同一の構成からは同一の作用効果が奏されるはずであるから，上記アのとおり，相違点１について，当業者が容易に想到することができる構成を採用したものにあっては，本願発明１と同様の作用効果が奏されることは明らかである。ウしたがって，「本願発明１は，引用発明１，引用例２記載の発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。」とした審決の判断に誤りはない。
(2)取消事由２（相違点４の判断の誤り）に対してア「サンスター新トニックシャンプー」のカタログには，審決が認定するように，「トニックの持つ爽快感を前面に出した販促ツールで，売り場での注目度を高め，店頭での販売をバックアップします。」との記載とともに，トニックのボトルの色（青色及び緑色）と同調した色（青色及び緑色）を用いた「定番ＰＯＰ」を陳列棚に取り付け，陳列棚の横には，同じ同調した色（青色及び緑色）を用いた「エアＰＯＰ」を設置することが記載されているから，陳列棚付近に設置する広告用部材の色を陳列棚の色と同調させることは，従来から行われている設計事項である。そして，審決は，「サンスター新トニックシャンプー」のカタログの記載から，「陳列棚付近に設置する広告用部材の色を陳列棚の色と同調させる」という技術思想のみを抽出したのであって，青色及び緑色のような特定の色を用いて陳列棚付近に設置する広告用部材の色を陳列棚の色と同調させることまでをも抽出したわけではないから，引用発明６に，「サンスター新トニックシャンプー」のカタログから抽出した周知技術を組み合わせることに困難はない。また，「サンスター新トニックシャンプー」のカタログが青色及び緑色のような明るい色調の色を用いているのは，トニックの持つ爽快感を打ち出すためであると解されるところ，他の商品であれば，当然に他の色を用いることが考えられるから，「陳列棚付近に設置する広告
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用部材の色を陳列棚の色と同調させる」という技術事項が，明るい色調の色に限られるわけでもない。
そうであれば，引用発明６において，周知技術を採用し，複数種類の商品が陳列される商品陳列部が色を用いて商品の識別表示を行うとともに，その正面に配置される広告シートの色を当該商品陳列部の色と同調した色を用いて構成することは，当業者であれば容易に想到することができるものである。イしたがって，「本願発明１５は，引用発明６及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。」とした審決の判断に，誤りはない。
第４当裁判所の判断
１取消事由１（相違点１の判断の誤り）について
(1)容易想到性について
ア引用例２（甲２，乙２）の１９頁には，「テークケアらくらくパンツうす型すっきりタイプ」の男性用及び女性用，「テークケアらくらくパンツ長時間しっかりタイプ」の男性用及び女性用並びに「テークケアテープ止めタイプ」の写真が掲載され，その左上に「エリエールの大人用紙おむつテークケア」と記載されている。
引用例２の２０頁は表であり，その縦欄には，「日常生活の状態」，「尿量少ない・・・多い」との欄が設けられている。「日常生活の状態」の欄は上下２つの欄に区分され，上欄には，「一人で歩ける」，「杖や歩行器を使えば歩ける」，「手すりなどの補助があれば立てる」，「座ることができる」，「ベッドでの生活が長い」との横欄が区分して設けられ，下欄には，上欄の区分に対応して，一人で歩いている人間のイラスト，杖をついて歩いている人間のイラスト，手すりをつかんで立っている人間のイラスト，椅子に座っている人間のイラスト，ベッドに寝ている人間のイラストが記載されている。また，「尿量少ない・・・多い」の欄に
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は，「らくらくパンツうす型すっきりタイプ」（男性用，女性用）及び「らくらくパンツ長時間しっかりタイプ」（男性用及び女性用），「テープ止めタイプ」及び「テープ止めタイプレギュラー」，「尿とりパッドレギュラー」，「尿とりパッドスーパー」及び「夜一枚安心パッド」の商品タイプが，それぞれの商品タイプに用いられている色の楕円により，対象とする日常生活の状態及び尿量に対応する範囲を表示している。
イ上記アによれば，引用例２は，「日常生活の状態」の「一人で歩ける」，「杖や歩行器を使えば歩ける」，「手すりなどの補助があれば立てる」，「座ることができる」，「ベッドでの生活が長い」との文字とそれぞれの象徴的な動作を示す人間のイラストにより，各種の大人用の紙おむつ商品が，どのような日常生活の状態及び尿量の人間を着用の対象としているかを一覧表示しているものであると認められる。そうすると，引用例２に記載された「一覧表示」は，これにより，複数のタイプの大人用紙おむつがそれぞれ着用対象者を区分けしている基準及び着用対象者を明瞭に把握することができるものであるから，引用例２記載の「一覧表示」を用いれば，複数のタイプの大人用紙おむつがどのような基準で着用対象者を区分けしているのかが一目瞭然となり，これら着用対象者の区分けを比較することによって自分がどの着用対象者の区分に該当するか，どのタイプの商品が自分に適切であるかを容易に判断することができるようになるのであって，このことは，当業者であれば自明のことである。


そして，実願平５－１９６００号のＣＤ－ＲＯＭ（甲３）の毛布品質表示票は，審決が認定するように，「毛布の性能を複数段階にランク付けするための区分欄を複数表示した毛布品質表示票」で，「該当するランクの区分欄を他欄と異なる着色に施した上でパッケージに表示する」ものであり，これにより，毛布の基本的性質を一目で把握でき，店頭において消費者が容易に自分にあった毛布を選択することができるという効果を有するものであるから，本願発明の特許出願時において，複数の種類の商品の特性を示す表示をセットとして表示し，当該商品の特性を示す表
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示を他の表示より目立たせておくことで，商品の特性を一目で把握することができ，店頭において消費者が容易に自分にあった商品を選択することができるようにする商品特性表示は，周知の技術事項であったということができる。ウそうすると，引用例１（甲１）のパッケージにおいて，引用例２に記載された「一覧表示」を用いて，その着用対象者を表示するようにすることは，当業者であれば容易に想到することができるというべきである。そして，引用例１の着用対象者案内表示に代えて，引用例２に記載された「一覧表示」を用いる場合には，着用対象者以外の表示も同時に表示することとなるが，上記イのとおり，複数の種類の商品の特性を示すセットの表示のうち，当該商品の特性を示す表示を他の表示より目立たせることは従来周知の技術事項であるし，そもそも，このような場合に，着用対象者の表示を着用対象者以外の表示より目立たせるようにするのは当然である。また，複数の図柄等の表示を備えたものにおいて，目立たせる図柄等の表示を他の表示に比べて大きくすることは，慣用されている態様であるから，商品が対象とする着用対象者の表示を着用対象者以外の表示よりも目立たせるために，着用対象者の表示を大きくする程度のことは，当業者が適宜なし得ることというべきである。
エ原告の主張について
(ｱ)原告は，引用例２の２０頁は，カタログに記載された表示の一部分であって，「テークケア」シリーズのラインナップを説明するために，日常活動の象徴的な動作の着用対象者の図を個別に示したものにすぎず，引用例２には，セットとして「一覧表示」を形成することも，また，パッケージに「セット」として「一覧表示」として並べて「表示」することも，記載されていないと主張する。確かに，引用例２は，「2000SPRINGNEW   PRODUCTelleair２０００年春新商
(R)
品カタログ」であり，引用例２に記載された「一覧表示」は，カタログに記載された表の一部分であるが，上記イのとおり，引用例２の２０頁の表は，「日常生活の状態」の文字と象徴的な動作を示す人間のイラストにより，各種の大人用の紙おむ
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つ商品が，どのような日常生活の状態及び尿量の人間を着用の対象としているかを一覧表示しているものであって，日常活動の象徴的な動作の着用対象者の図を個別に示したものではなく，人間のイラストを「セット」として「一覧表示」として並べて「表示」しているものである。
なお，原告は，実願平５－１９６００号のＣＤ－ＲＯＭ（甲３）の「毛布品質表示票」は，毛布というひとつの形態でしかありえない物品の品質を色と文字により表示するものであって，着用対象者の日常活動の象徴的な動作を示す人のイラストを複数並べて「セット」として表示する本願発明１とは，物品の品質を表示する点及び表示として色と文字の両者を採用する点で明らかに異なると主張するが，上記イで述べたと同様，審決が実願平５－１９６００号のＣＤ－ＲＯＭを引用したのは，商品の特性を示す複数の表示をセットとして表示し，かつ，商品の特性を示す表示を他の表示より目立たせておくことで，当該商品の特性を一目で把握することができ，店頭において消費者が容易に自分にあった商品を選択することができるようにする商品特性表示が，本願発明の特許出願当時，周知の技術事項であったことを示すためであると考えられるから上記ＣＤ－ＲＯＭに記載されたものが本願発明１と上記の点で異なるとしても，結論に影響を及ぼすものではない。(ｲ)また，原告は，本願発明１は，単に他の図柄よりも大きく表示するというだけでなく，同時に，複数の着用対象者図柄をセットとして表示するものであるところ，複数の着用対象者図柄をセットとして表示するのみならず，その中で目立たせたい図柄を大きく表示することを組み合わせることは，単なる設計事項であるとはいえないと主張する。
しかしながら，上記ウのとおり，引用例１の着用対象者案内表示に代えて，引用例２に記載された「一覧表示」を用いる場合には，着用対象者の表示を着用対象者以外の表示より目立たせるようにするのは当然であり，かつ，商品が対象とする着用対象者の表示を着用対象者以外の表示よりも目立たせるために，着用対象者の表示を大きくする程度のことは，当業者が適宜なし得ることであるから，単なる設計
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事項にすぎないというべきである。
(ｳ)原告は，引用発明１のパッケージには，同時に表示されている図柄の中で，取り立てて強調したい図柄を明らかにする意思がないから，引用発明１のパッケージにおいて，日常活動の象徴的な動作の着用対象者の図を示した複数のイラスト全てからなる一覧表示を表示するとともに，当該一覧表示の中の所定の着用対象者図柄を他の着用対象者図柄よりも大きく表示することは，当業者であっても容易に想到することができないと主張する。
しかしながら，引用発明１のパッケージは，着用対象者のみを図柄で表示しているものであって，着用対象者の図柄は，購入者が商品の着用対象者を明瞭に認識することができるようにするために表示されているから，図柄を同じ大きさで並べて付設しているとしても，これは，購入者が商品の着用対象者を同等に認識することができるようにするためにすぎない。そうであれば，引用発明１のパッケージにおいて，同時に表示されている図柄の中で強調したい図柄を明らかにする意思がないということはできないから，一覧表示の中の所定の着用対象者図柄を他の着用対象者図柄よりも大きく表示することは，当業者であれば容易に想到することができるものである。
(2)顕著な作用効果について
上記(1)イのとおり，引用例２記載の「一覧表示」を用いれば，複数のタイプの大人用紙おむつがどのような基準で着用対象者を区分けしているのかが一目瞭然となり，これら着用対象者の区分けを比較することによって自分がどの着用対象者の区分に該当するか，どのタイプの商品が自分に適切であるかを容易に判断することができるようになるのであるから，引用例１の着用対象者案内表示に代えて，引用例２に記載された「一覧表示」を用い，かつ，着用対象者の表示を大きくした場合には，商品がそれぞれどのように区分されているかを一つのパターンとして認識させるとともに，商品群全体の中でその商品の着用対象者を一見して把握させ，誤認識による購入ミスを解消するという作用効果を発現することは，当業者であれば予
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測することができる範囲のものである。


(3)したがって，「本願発明１は，引用発明１，引用例２記載の発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。」とした審決の判断に誤りはないから，原告主張の取消事由１は，理由がない。
２取消事由２（相違点４の判断の誤り）について
(1)容易想到性について
ア審決がした本願発明１５と引用発明６との一致点及び相違点２ないし４の認定並びに相違点２及び３についての判断は，当事者間に争いがない。イそして，特開昭６３－９２３１２号公報（甲４）には，コーヒー販売を例として，「前記表示板(3)は，その表面の地（３ａ）が前記味覚要素毎に色彩によつて色分けされ，もつて味覚要素によつて分けられた複数群の各群が視認識別可能に区別されている。例えば，前記具体例に準じて説明すれば，「ハイグレードで上品な口あたりのタイプ」をレッドとし，「マイルドな口当たりのタイプ」をグリーンとし，「まろやかな苦みと豊かなコクのタイプ」をブラウンとし，「上品な酸味のきいたタイプ」をイエローとすることによつて色彩による色分けが行われて区別されている。」（３頁右上欄８ないし１８行）との記載があり，また，実願平５－７０４９号（実開平６－６４５６４号）のＣＤ－ＲＯＭ（甲５）には，ビデオソフト又はオーディオソフト等の販売を例として，「商品陳列棚１の最上部に設けた表示板１２が色分け区分してあるので，その色彩区分に応じて，その下方に該当ジャンルの商品を陳列することで，商品のジャンル別の識別あるいは検索が容易となる。」（【００１１】）との記載があるところ，これらの記載によれば，複数の商品種別を持つ商品を陳列棚に陳列するに当たって，複数の商品種別を色により区別して，購入者が容易に求める商品を認識区別できるようにすることは，本願発明の特許出願時において，周知であったことが認められる。ウ他方，「サンスター新トニックシャンプー」のカタログ（甲７，乙３）には，審決が認定するように，トニックのボトルの色（青色及び緑色）と同調した色
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（青色及び緑色）を用いた「定番ＰＯＰ」を陳列棚に取り付け，陳列棚の横には，同じ同調した色（青色及び緑色）を用いた「エアＰＯＰ」を設置することが記載されており，これによれば，陳列棚と陳列棚付近の広告用部材の色調を統一することも，従来周知の事項であったと認められる。そして，色調を統一すると，陳列棚の商品配置部分を目立たせることができることは明らかであるから，引用発明６の広告シートを，特開昭６３－９２３１２号公報や実願平５－７０４９号（実開平６－６４５６４号）のＣＤ－ＲＯＭに記載されているような，複数の商品種別を色により区別して陳列棚に陳列した商品に適用する場合において，商品種別が認識区別できるように，引用発明６の広告シートの色調を各商品種別に係る色に対応した色調とする程度のことは，当業者が適宜なし得ることである。
エ原告の主張について
(ｱ)原告は，引用発明６に基づけば，「陳列棚が商品群を識別表示する色」は，暗い色調の色となるのに対し，「サンスター新トニックシャンプー」のカタログで用いられている青色及び緑色は，明るい色調の色であるから，暗い色調の色の広告シートである引用発明６に，明るい色調の色を用いる「サンスター新トニックシャンプー」のカタログを周知技術として組み合わせることには阻害要因があると主張する。
しかしながら，引用例６には，「図４（ａ）は，広告シート３のデザイン例を示している。ここで，一般の店舗の多くにおいては，売り場の床面が，ベージュやグレー系統のやや明るい色調で内装されていることが多い。・・・この場合，広告シート３の全体が明るい色調の色にてデザインされていると，広告シート３の表示内容が周囲の床色中に埋没してしまい，少し離れたところ，例えば５ｍ以上の距離からは，通常採用されている照明強度では広告シート３の存在を識別しにくくなってしまう問題を生ずる。そこで，鋭意実験を繰り返した結果，広告シート３の表面全体面積の３０％以上を・・・暗い色調の色にてデザインするか，あるいは広告シート３の周縁から１ｃｍまでの外周領域に関して，その６０％以上を・・・暗い色調
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の色にてデザインすることにより，５ｍ以上離れた位置からも明確に広告シート３の識別が可能となり，歩行者等の注意を十分に惹き付けられることが判明した。」（段落【００２１】）との記載があるから，引用発明６の広告シートは，その表面の一部（全体面積の３０％以上，あるいは，広告シート３の周縁から１ｃｍまでの外周領域に関してその６０％以上）が暗い色調の色とされるのであるが，その他の表面表示に用いる色が特に制限されるものではないから，引用発明６の広告シートの暗い色調の色とされる部分以外の表面表示を，明るい色調の色を用いて構成することは阻害されないし，商品棚の識別表示に用いる色と同調させる構成とすることも阻害されない。
審決の説示によれば，審決が「サンスター新トニックシャンプー」のカタログを例示したのは，陳列棚付近に設置する広告用部材の色を陳列棚の色と同調させることが従来から行われていることを示すためであると認められる。そして，例えば，特開昭６３－９２３１２号公報に，「・・・前記具体例に準じて説明すれば，「ハイグレードで上品な口あたりのタイプ」をレッドとし，「マイルドな口当たりのタイプ」をグリーンとし，「まろやかな苦みと豊かなコクのタイプ」をブラウンとし，「上品な酸味のきいたタイプ」をイエローとすることによつて色彩による色分けが行われて区別されている。」（３頁右上欄１２ないし１８行）との記載があるように，商品棚の識別表示にはさまざまな色が用いられているのであって，どの色を用いるかについては，陳列棚の周囲の環境に応じて適宜選択することができるのであって，特段の制限があるとは認められない。
そうであれば，「サンスター新トニックシャンプー」のカタログに記載のものが明るい色調の色であるとしても，陳列棚付近に設置する広告用部材の色と陳列棚の色が明るい色調に限定されるものでもないし，陳列棚の色と陳列棚付近に設置する広告用部材の色とを同調させるに当たり，暗い色調の色にすることを困難とする事情もないから，引用発明６に「サンスター新トニックシャンプー」のカタログに記載されている周知技術を組み合わせることに阻害要因があるとは認められない。
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平成１４年（行コ）第１０１号　出願審査請求却下処分取消請求控訴事件（平成１４年９月１０日口頭弁論終結。原審・東京地方裁判所平成１３年（行ウ）第２７４号）
判　　　　決
控訴人（原告）　日本信号株式会社
訴訟代理人弁護士　日野和昌、大井暁、補佐人弁理士　丹羽宏之、野口忠夫
被控訴人（被告）　特許庁長官　太田信一郎
指定代理人　松下貴彦、志村陽子、佐藤一行、真鍋伸行
主　　　　文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１　控訴人の求めた裁判
「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人に対し平成１１年９月９日付けでした出願審査請求却下処分を取り消す。」との判決。
第２　事案の概要
本訴は、本件特許出願について控訴人がした出願審査の請求（原判決では「本件請求」と表記しているが、本判決では「本件出願審査請求」と表記する。）の却下処分（本件却下処分）の取消しを求めるものである。本件特許出願については、本件特許出願などを優先権主張（国内優先権主張）の基礎とするＰＣＴ条約に基づく国際出願（本件国際出願）があり、そこにおいて、日本国も指定国とされていた。被控訴人は、特許法４２条１項本文の規定に基づき、本件特許出願の日である平成７年６月５日から１年３月後の平成８年９月５日の経過をもって、先の出願たる本件特許出願は取り下げられたものとみなされているから、平成１１年１月２６日にした本件出願審査請求は本件特許出願の取下げ後のものであるとして、本件却下処分をしたものである。
控訴人は、平成９年２月５日、本件国際出願における日本国の指定を取り下げていた。控訴人は、ＰＣＴ条約２４条(1)は、国際出願における指定国の指定の取下げについて、当該指定国における国内出願の取下げの効果と「同一の効果をもって消滅する」と規定しており、国内出願の取下げとみなされるとは規定していないことを根拠に、本件国際出願において日本国の指定の取下げがされた結果、当初から日本国は指定国でなかったことになり、日本国については特許法４１条の優先権主張を伴う出願をしていないものと取り扱われるから、同法４２条１項本文を適用する基礎を欠く、と主張している。
当事者双方がそれぞれの主張の理由とするところは、原判決事実及び理由の「第３　争点及びこれに対する当事者の主張」に示されているとおりである。控訴人が当審において主張の理由を補充した点については、これを引用しつつ次項において補足して判断する。
第３　当裁判所の判断
当裁判所も、本件却下処分が理由としたとおり、特許法４２条１項本文の規定により、本件出願審査請求時には先の出願たる本件特許出願が取り下げられたものとみなされ、本件出願審査請求は不適法なものであると判断するものであるが、その理由は、次のとおり付加するほか、原判決事実及び理由の「第４　当裁判所の判断」の１の項に示されているとおりである。なお、控訴人が当審において補充した主張にかんがみ、次のとおり判断を補足する。
１　控訴人は、「ＰＣＴ条約に基づく規則９０の2.3(a)及び特許法１８４条の１５第１項（特許法４２条２項の適用排除）によると、優先権主張を伴う国際出願において、優先権の主張は、その基礎とされた出願日から１年３月以降であっても２０月までの間であれば取下げができることになる。このように、２０月までの間に優先権主張の取下げを認めながら、１年３月経過をもってみなし取下げとするのは、出願人に混乱を生じさせ、法的安定性を害する。また、ＰＣＴ条約２３条(1)は、指定官庁が優先日から２０月を経過する時までは、国際出願の処理又は審査を行ってはならない旨規定しているから、出願人としては、優先権主張の基礎とした先の出願日から１年３月を経過した後であっても、２０月経過前であれば、指定国の指定の取下げをすることができて、この場合には先の出願はみなし取下げとなることはないと期待するのが通常である。したがって、日本国を指定国の一つとした国際特許出願で、優先権主張を伴うものについては、ＰＣＴ条約に基づく規則９０の2.2(a)、９０の2.3(a)、ＰＣＴ条約２３条(1)の規定との統一的解釈を図るために、特許法４２条１項本文所定の「１年３月」は「２０月」と読み替えるべきである。」などと主張する。
しかしながら、日本国を指定国の一つとする国際出願が日本国の特許出願（先の出願）を基礎とする優先権を主張する場合において、特許法４２条１項本文の規定の適用があると解釈しても、出願人としては、①先の出願から１年３月以内に優先権主張を取り下げて（特許法４２条１項ただし書、２項参照）みなし取下げの効果が生じるのを避ける対応を取るか、又は②当該国際出願における日本国の指定を維持して、当該国際出願において実質的に先の出願の発明に関する特許を受ける対応を取ることなどにより、特許法４２条１項本文所定のみなし取下げの効果によって生じる不都合の回避を図ることが可能である。したがって、規定の明文に反してまで、控訴人主張のように、特許法４２条１項本文所定の「１年３月」を「２０月」と読み替えるべきものとすることはできない。（そもそも、本件のように、国際出願において優先権主張を伴う場合に、１年３月経過による特許法４２条１項本文所定の先の出願のみなし取下げの効果が生じることは、例えば、吉藤幸朔著・熊谷健一補訂「特許法概説」〔第12版〕３９４頁の注１（本件特許出願時の版としては〔第９版〕の２９０頁の注１）にも解説されていて、異説を述べる解説書等は見当たらないところである。）


主　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
被告が平成１１年７月２日付でした，平成９年１０月１日から平成１０年９月３０日までを欠損事業年度とし平成９年３月１日から同年９月３０日までを還付所得事業年度とする欠損金の繰戻しによる還付請求に理由がない旨の通知処分の全部を取り消す。
第２　事案の概要
本件は，合併存続法人の破産管財人である原告が，被告に対し，法人税法（以下「法」という。）８１条４項，１項の規定に基づき，同法人の合併後の事業年度の欠損金を被合併法人の合併前の事業年度の所得に繰り戻して還付請求をしたところ，被告が同還付請求には理由がない旨の通知処分をしたので，原告が同処分の取消しを求めた事案である。
１　前提事実（争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実）（１）　中塚印刷株式会社（以下「本件合併法人」という。）は，昭和３８年１１月７日，三英印刷株式会社として設立され，平成９年１月２９日，商号を中塚印刷株式会社に変更した。本件合併法人は，同年２月１日，従前行っていた印刷事業等の営業を三英印刷有限会社に譲渡した。
（２）　サンスイ株式会社（以下「本件被合併法人」という。）は，平成６年４月１４日，設立された。本件被合併法人は，平成９年７月２２日，商号を株式会社リーデックに変更した。
（３）　本件合併法人は，平成９年７月２２日，本件被合併法人との間で，本件合併法人を存続法人とする合併契約を締結した（以下「本件合併」という。）。合併期日である同年１０月１日，本件合併法人は，商号を株式会社リーデックに変更し，本件被合併法人は，本件合併により解散し，消滅した。（４）　本件合併法人は，平成９年１１月２８日，平成９年７月１日から同年９月３０日までの事業年度に係る法人税について，欠損金額を１５万７７５２円，納付すべき税額を０円として，青色の確定申告書によって申告した。本件被合併法人は，平成９年１１月２８日，平成９年３月１日から同年９月３０日までの事業年度（以下「本件還付所得事業年度」という。）に係る法人税について，所得金額を２億５６１万３５６円，納付すべき税額を７１０９万４６００円として，青色の確定申告書によって申告した。
（５）本件合併法人は，平成１０年１０月２１日，破産宣告を受け，原告が破産管財人となった。
原告は，平成１０年１２月２８日，平成９年１０月１日から平成１０年９月３０日までの事業年度（以下「本件欠損事業年度」という。）に係る法人税について，欠損金額を４億１７４６万２４３４円，納付すべき税額を０円として，青色の確定申告書によって申告した。
（６）　原告は被告に対し，平成１１年１月４日，本件合併法人の本件欠損事業年度の欠損金４億１７４６万２４３４円を，本件被合併法人の本件還付所得事業年度の所得に繰り戻し，法人税額７１０９万５８４４円の還付請求（以下「本件還付簿求」という。）をした。
（７）　被告は原告に対し，平成１１年７月２日，本件還付請求に理由がない旨の通知処分（以下「本件通知処分」という。）をした。
（８）　原告は，平成１１年９月１日，本件通知処分に不服があるとして大阪国税局長に対して異義申立てをしたが，同年１１月２９日に異義を棄却する旨の決定がされたため，同年１２月２８日に国税不服審判所長に対する審査請求をした。しかし，平成１２年６月２１日，審査請求を棄却する旨の裁決がされた。
２　争点
欠損を生じた合併法人は，法８１条１項に基づいて当該欠損金を被合併法人の事業年度の所得に繰り戻して法人税の還付を請求することができるか。
３　当事者の主張
（被告の主張）
（１）　法１４条２号は，法人が合併した場合，被合併法人は合併の日をもって消滅することから，被合併法人の事業年度を「その事業年度開始の日から合併の日までの期間」とする旨定めている。また，法は，合併があった場合，被合併法人の各種数額の合併法人への承継については個々的に規定する形を取っていることからすると，規定のない事項については，合併後存続する会社には一切影響を及ぼさないこととしているものと解すべきである。
ところで，欠損金の繰戻しは，シャウプ勧告書において初めて導入が勧告された企業に対する特典的性質の強い制度であって，法律上特典として明文で規定された範囲内のみにおいてのみ，その利益を享受し得るものにすぎない。したがって，欠損繰戻還付請求の対象となる事業年度に被合併法人の合併前の事業年度を含むというためには，法８１条１項にいう「還付所得事業年度」の範囲として，明文の規定によってその旨定めていることが必要であると解されるところ，そのような定めはない以上，被合併法人の事業年度は含まれない。
（２）　法１１条の実質所得者課税の原則
は，法律上の名義と実質所得者とが乖離する場合に，実質的に直接帰属したと考えられる所得者をもって課税の目的と定める，所得の帰属に関する通則であって，法８１条による欠損金の繰戻しを合併法人と被合併法人との間に認めるか否かについては，適用場面を異にするものといわざるを得ない。したがって，本件合併法人と本件被合併法人との実質的な同一性を根拠とする原告の主張は理由がない。
（原告の主張）
（１）　合併による存続法人が，被合併法人の確定した納税義務はもちろんのこと，未だ具体化されていない抽象的な納税義務をも承継すべきとされることの反対解釈として，合併法人は，欠損金の繰戻しによる還付請求権が合併時点では未だ具体化していない抽象的なものではあっても，当然にその承継を受けるというべきである。
また，法７１条２項において，合併存続法人の合併後昀初の事業年度の中間申告の際の法人税額には，合併存続法人のもののみならず，被合併法人のものを含める旨を規定していることからも，法８１条１項の「当該欠損金額に係る事業年度開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度」には，合併法人のもののみならず，被合併法人のものをも含むと解すべきである。


（２）　仮に上記のような繰戻しが当然には認められないとしても，本件のように合併法人と被合併法人との間に実質的な同一性が認められる場合には，法１１条等に現れた実質課税の原則により，合併法人の欠損金を被合併法人の所得に繰り戻すことを認めるべきである。
すなわち，本件合併は，株式の公開に備えて株式の額面金額を５万円から５００円に切り替えるという技術的な目的のために行われた形式的なものであり，実質的には，被合併法人である株式会社リーデックが休業中の会社であった合併法人中塚印刷株式会社を吸収合併したと評価できるものであり，形式上の被合併法人である株式会社リーデックと合併存続法人である株式会社リーデックとは実質的には全く同一であり，継続性が保たれている。中塚印刷株式会社は，本件合併前に従前行っていた営業を三英印刷有限会社に全部譲渡し，実質的な資産はなかった。そして，本件合併後，商号及び本店所在地を合併前の被合併法人と同じに変更し，被合併法人の営業形態，営業内容を何ら変更することなく事業を継続したのである。我が国の税法においては，収益の帰属主体の名義いかんにかかわらず，実質課税の原則がとられているところ（法１１条，所得税法１２条等），実質課税の原則における実質主義は，課税の場面のみならず租税還付の場面でも適用されるべきである。
第３　争点に対する判断
１　合併法人の欠損金の被合併法人の所得への繰戻しの可否について（１）　法８１条は，青色申告書を提出する法人が，各事業年度において欠損が生じた場合において，その欠損金をその欠損の生じた事業年度開始の日前１年以内に開始したいずれかの事業年度（還付所得事業年度）の所得に繰り戻し，その事業年度の所得に対する法人税の全部又は一部の還付を請求することができることを定めている。
法は，各事業年度毎に課税することを建前としているが，この原則を貫くと数年にわたり各事業年度を通じて所得計算をする場合に比して税負担が過剰となる場合が生ずるので，課税負担を合理化するために一定の条件の下に繰越欠損金の損金算入を認めている（法５７条）。しかし，繰越欠損金の損金算入は，欠損が生じた事業年度が先の場合を想定しているところ，逆に欠損が生じた事業年度が後の場合には課税負担の合理化が図れないことから，シャウプ勧告に基づいて創設されたのが法８１条の繰戻還付請求制度である。このような欠損金の繰戻還付請求制度の趣旨及び法８１条の文理からすると，同条１項にいう「当該欠損金額に係る事業年度開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度」（還付所得事業年度）は，欠損を生じた当該法人の事業年度を意味すると解される。
（２）　商法１０３条は，会社の吸収合併の場合，存続会社が被合併会社の権利義務を承継することを定めている。しかし，合併により存続会社に移転される権利義務とは被合併法人の積極的，消極的財産を指し，計算上の数額である資本や準備金，あるいは単なる経理計算関係などはこれに該当するものではない。欠損金の繰戻還付請求制度の趣旨は前記のとおりであり，同制度が青色申告者にのみ認められていること，過去において財政難を理由としてその適用が停止された時期もあることからすると，同制度は特典的性格の強いものであり，どの範囲まで繰戻しを認めるかは立法政策の問題というべきである。したがって，被合併法人の事業年度において所得が発生したからといって，将来の事業年度において欠損を生じた場合に繰戻しを行うことができる権利が発生したと解することはできない。ま
た，所得金額自体は企
業会計上の数額にすぎず，権利義務として承継の対象となるものではない。したがって，本件合併法人が本件被合併法人の権利義務を承継するからといって，直ちに本件被合併法人の事業年度への欠損金の繰戻還付請求が認められるものではない。
（３）　法人税は，各事業年度の所得に対して課税されるものであるところ（法５条），法人が事業年度の中途において合併により消滅した場合には，その事業年度開始の日から合併の日までの期間を事業年度とみなすこととされている（法１４条２号）。もっとも，合併存続法人の合併後昀初の事業年度の中間申告の際の法人税額には，被合併法人の納付すべき法人税額を含めることとされている（法７１条２項）。また，合併があった場合の引当金の引継ぎについては，各引当金ごとに個々に規定されている（法５２条５項，５３条５項，５４条６項）。したがって，法は，被合併法人については，合併によって消滅するため，合併の時点までで所得の計算を打ち切ることを原則とし，各種数額のうち合併法人に引き継がせるべきものについては，個別に規定していると解される。欠損金の繰戻しについては，法８１条の規定は前記のとおりであり，合併後の合併法人の事業年度の欠損金を被合併法人の事業年度の所得に繰り戻すことができる旨の明文の規定はない。（４）　以上によれば，法８１条１項にいう還付所得事業年度には，被合併法人の事業年度は含まれず，合併後の合併法人の事業年度の欠損金を被合併法人の事業年度の所得に繰り戻すことはできないと解するのが相当である。（５）　原告は，本件合併法人と本件被合併法人との間には実質的な同一性が維持されているから，このような場合には，法１１条に現れた実質所得者課税の原則により，欠損金の繰戻しを認めるべきであると主張する。前提事実，証拠（甲１，１０，１１）及び弁論の全趣旨によれば，①本件合併法人は，本件合併直前にその営業を第三者に譲渡しており，本件合併時点において実質的な資産はなかったこと，②本件合併法人は，本件合併以後に商号，会社の目的及び本店所在地を変更しており，これらは合併前の被合併法人の商号等と同一であること，③本件被合併法人の取締役４名及び監査役が本件合併前に本件合併法人の取締役及び監査役に就任していること，④本件合併は，株式の上場に備えて本件被合併法人の株式の額面金額を引き下げるために行われたものであること，以上の事実が認められる。
しかし，どのような場合に欠損金の繰戻しを認めるかは立法政策の問題であり，合併法人と被合併法人との間に実質的な同一性や継続性が認められる場合に当然に欠損金の繰戻しを認めるべきであるとはいえない。法８１条が実質的な企業の同一性，継続性を基準として欠損金の繰戻しを認める立場をとっていないことは，先に見たとおりである。
原告は，法１１条の定める実質課税主義により，合併法人の欠損金の被合併法人の所得への繰戻しを認めるべきであると主張する。しかし，法１１条は，収益の法律上の帰属者と実質上の帰属者とが異なる場合に実質上の帰属者に対して課税すべきであるとの所得の帰属に関する原則を定めたものであって，同条から直ちに原告主張のような解釈が導かれるものではない。