(3)以上からは，ボラの掛け釣りは，擬似餌を用いてボラを誘引し，集まったボラを釣る方法であり，その擬似餌は，赤と黄色のビニールバケないしゴム等である，と認められる。ただし，その釣り方は，掛け針で引っ掛けるというものであり，針を魚に食わせる（あるいは飲み込ませる）ことを意図しているものとは認められない。
２　相違点についての判断について
(1)相違点２についての判断について
ア　原告は，本件発明はルアー用トリプルフックであり，引用発明はボラ掛け針であって，ルアー用トリプルフックとボラ掛け針とは異なるから，両発明は同一でない旨主張する。
これは，審決の相違点２の判断に係るものである。まず，これについて判断する。
イ「ルアー用トリプルフック」の語が，「ルアー」に用いられる「トリプルフック（３本針）」を意味することは，明らかである。「ルアー」の語が釣りとの関係でどのようなものと理解されているかに関し，本件で証拠とされている文献には次のような記載がある。(ｱ)「ルアーは欧米から輸入された擬似バリの呼称である。英和辞典には，動詞として〈おびき寄せる〉〈誘惑する〉という意味である。つまりルアーとは，金属片やプラスチックなどで成型した擬似バリのことである。日本で考案されたものをルアーと区別して擬似バリと呼ぶが，擬似バリもルアーも生き餌以外のものを使って，魚に生き餌のように見せかけて食わせてしまうハリのことで，同義語といえよう。」（乙３文献１４２頁上段１行目～８行目）
(ｲ)「ルアーの分類
①スプーン・・・日本語ではサジのことで，サジの頭の形をしたものなど，金属片にイカリバリを接続したものをスプーンと呼んでいる。・・・②スピナー　金属片ののついているものを呼び，水中を引くと羽根が回転し，昆虫や魚のように見せかける。・・・
③プラグ　木，プラスチック，ゴムなどで魚を形どったものを呼ぶ。・・・
④ジグ　オモリの付いた擬似バリ。
⑤スピナーベイト　Ｖ字型の金具の一方にを付け，一方にジグ
を付けたルアー・・・
⑥ワーム　ドバミミズ，イモリなどの形に，柔かいプラスチックで作ったもので，ハリは付けられずに市販されている・・・⑦フライ　洋式毛バリの呼称で，釣りバリにイト，鳥の羽根毛，獣毛，コルクなどをとり付け，渓流魚の好む昆虫類に模して作られている。」（乙３文献（乙第３号証）１４２頁上段１３行目～１４３頁上段５行目）
(ｳ)「ルアーフィッシングとは
金属やプラスチックなどでできた擬似餌。魚や小動物の形に似せたものがある。
魚がルアーに食いつく理由は，エサと間違えることのほかに，不可解な動きをする相手に攻撃をしかけるためといわれている。海釣りの場合はほとんどエサと間違えて食いつくことが多いようだ。」（「海　昀新釣り仕掛け集」）（乙第２１号証１２８頁１行目～８行目）
ウ関係証拠にみられるルアーについての上記各記載によれば，ルアーとは，魚をおびき寄せる物体（擬似餌等）又はそれと釣り針との組み合わせのことであり，ルアーフィッシングとは，ルアーを用いる釣りのことであると認められる。前記のとおり，ボラの掛け釣りも，魚をおびき寄せる物体を用いてボラを誘引し，これを釣り上げるものであるから，「ルアーフィッシング」の一種であるということができる。したがって，引用発明のボラ掛け針も，「ルアー用トリプルフック」に該当する，と認められる。本件明細書の記載を中心に本件全資料をみても，この認定の妨げとなるものを見いだすことはできない。エ　原告の主張するとおり，ボラの掛け釣りは，魚を誘引する部材を用いて魚をおびき寄せる釣りではあるものの，ボラ掛け針を魚に食わせる（飲み込ませる）ことを狙う釣りではない。しかし，このことは，前記認定を覆すものではない。
確かに，本件明細書の【発明の詳細な説明】において示された，トリプルフックを取り付けるルアーの種類（プラグ型であると認められる。）や取り付け方は，ボラの掛け釣りのそれとは異なるものである。
しかし，本件発明は，「ルアー用トリプルフック」の発明であり，特許請求の範囲において，その構造ないし形状が規定されているものの，これをどのようなルアーと組み合わせて用いるか，ルアーにどのように取り付けるかについての記載はない。また，本件明細書中には，特許請求の範囲はもとより，【発明の詳細な説明】中にも，本件発明のルアー用トリプルフックが，魚に食い付かせて釣るという用法に限定して用いられる，と理解すべき根拠となる記載もない。例えば，本件明細書の【作用】には，図３と併せて，魚の形をしたプラグに本件発明を取り付ける態様が記載されてはいるものの，同時に「例えばルアー本体が魚の形状であると，トリプルフックがその胸鰭や尾鰭の場所にあたかもルアーの一部であるかの態様で位置することとなる。」（２頁４欄５行目～８行目）とも記載されていて，これが例示として挙げられたものにすぎないことが明らかである。【発明の効果】においても，「ルアー本体にアタックするターゲットを確実に釣ることができる効果がある。」（３頁５欄２２行目～２３行目）とあり，これが，針に魚が食い付いて釣ることができる態様だけを想定している記載と理解することはできない。しかも，前記認定のとおり，「ルアーフィッシング」は，もともと，ルアーに攻撃をしてきた魚を釣り上げる態様も含むものである。このような状況の下で，一般的な理解として，それが，ハリを食わせて魚の口に掛ける釣り方に限定されていると認めることもできない。そうすると，そもそも，本件発明のルアー用トリプルフックは，これを魚に食い付かせて釣り上げる態様に限定して用いられるものであると認めることはできないのである。
したがって，ボラの掛け釣りが，ボラの体の部位を問わず，引っ掛けてこれを捕獲する釣り方であるとの事実の下でも，これと，魚を引っ掛ける用法に用いられることも含んでいる本件発明のルアー用トリプルフックとが，この点において異ならない，との認定が覆るものではない。
原告の上記主張は，失当である。
オ原告は，相違点２の判断について，審決は進歩性の判断手法を用いる誤りを犯している，と主張する。
しかし，審決は，引用発明をルアー用に転用ないし応用することの容易推考性を論じているのではない。本件発明と引用発明の実質的同一性を判断するに当たり，この根拠の一つとして，本件出願当時周知であった事項のいくつかを認定しているにすぎない。そして，本件発明及び引用発明の把握が，本件出願当時周知であった事項で上記把握に影響するものを前提になされるべき事柄であることは，論ずるまでもないところである。
判断手法の誤りをいう原告の主張も採用できない。
カ　審決は，相違点２の判断について，
「本件発明は「ルアー本体にバランスよく装着することができるとともに，あたかもルアー本体の一部のように馴染んで装着することができるトリプルフックを得る」ことを目的とするものである。


しかし，この目的は，図３に示すように，本件発明のような構造のトリプルフックをルアー本体６の腹部に設けた固定環７にスプリットリング８を介在させてトリプルフックの接続環４を装着したときに限って実現できるものであり，例えばルアー本体６の固定環７に直接トリプルフックの接続環を装着する場合は，本件発明が従来技術としてあげている図１２のような接続環が三本の釣針の先曲げ部のうちの一本の釣針１の先曲げ方向Ｘと直角となるようなトリプルフックを装着しなければ本件発明と同様の目的は達成できない。（このタイプの装着構造については，前審において提出された刊行物提出書に添付の実開平３－１８７５８号公報に示されている。）
ところが，本件発明はトリプルフックをルアー本体に対して，どの部分に，どのような装着構造をもって取り付けるのかを具体的に規定するものではなく，単にルアー用トリプルフックと規定しているだけであり，本件発明のルアー用トリプルフックは，本件発明の目的に関する限り，ルアー用に限定したことに格別の技術的意義はないといわざるを得ない。
そして，軸部の基端に形成する接続環を三本の釣針の先曲げ部のうちの一本の釣針の先曲げ方向Ｘと一致する方向に形成したルアー用トリプルフックは本件発明の明細書の詳細な説明中に，本件発明に対する従来例としてあげた実開平５－３７０６７号公報（判決注・本訴乙第５号証）に記載されているように公知であるし，また，３本錨型の釣り針をルアー用トリプルフックとして用いることは上記刊行物提出書に添付の実開平３－１８７５８号公報（判決注・本訴乙第４号証）や被請求人が提出した乙第２号証にも記載されているように周知であるし，さらに口頭審理の調書に記載されているように，ルアー用のトリプルフックは掛け針として機能する場合があることが当事者間に争いがないところであるから，甲第１号証の発明が掛け針であることと本件発明がルアー用のフックであることに，実質的な違いがあるとすることはできない。」（７頁１行目～２８行目），との理由を述べている。上記のとおり，審決は，引用発明がルアー用トリプルフックに該当するかどうか，については，少なくとも明示的には判断していない。
しかし，審決は，本件発明は，ルアー用トリプルフックをルアー本体のどこにどのように取り付けるか具体的に規定していないこと，ルアー用のトリプルフックは掛け針として機能する場合があることを認定している。そうすると，ボラの掛け釣りにおいて，ルアーに相当するものがあれば，掛け針であるボラ掛け針と，本件発明とが実質的に同一であるとする結論に至ることは可能である。審決は，ボラの掛け釣りにおいて，ルアーに相当するものがあるか否かを明文で認定してはいないものの，この点については実質的に当事者間に争いがあるとは認められず，また，前記のとおり，証拠により認めることができる。審決の上記理由付け自体，誤りであるとすることはできないというべきである。
いずれにせよ，引用発明が本件発明にいう「ルアー用トリプルフック」の一種と認められることは前記のとおりである以上，審決の上記認定判断に，結論に影響する誤りがあるとすることができないことは明らかである。
(2)相違点１についての判断について
ア相違点１について，原告は，引用発明において，接続環の方向と，錨型の３本の釣り針のうちの一本の先曲げ部の方向とに５度の角度差があることをもって，これらの間に実質的な差異がある，と主張する。原告のこの主張は，敷衍すると，①５度もの角度差があったのでは，本件発明の作用効果（ルアーの安定性・操作性の向上）が十分発揮することができないこと，②上記作用効果を発揮するため，本件発明は，特別な方法により製造されるものであり，極めて高い精度を有する（実施品について，角度差平均０．９度）のに対し，一般のボラ掛け針は，角度差のばらつきがこれとは比較にならないほど大きいこと（平均７．９度）（甲第６号証，乙第２号証），を根拠とするものである。
前者について，ルアーフィッシングは，釣り竿を操作することにより，必要に応じてルアーを自在に操作するものであるから，ルアーに左右不均等な外力が掛からない状態で，本件明細書の記載（図３及び図４）のように，ルアー用トリプルフックがルアーに対して厳密に正対する状態にあることは，どの方向にルアーを動かす場合でも，より確実かつ容易な操作を可能にするという点で，好ましいものであると一般的にいい得る。この限りで，原告の主張は正しい。この点は，結局，本件発明の「一致する」との文言を，どのように（どの程度厳格に）理解すべきかに懸かっている。しかし，そもそも，上記①の点について判断するまでもなく，原告の主張は理由がないことが明らかである。その理由は次に述べるとおりである。
イ前記のとおり，原告は，本件発明のトリプルフックは，特別な方法により製造され，極めて高い精度を有する，と主張する。しかし，本件明細書中のどこにも，原告のいう特別な製造方法は，少なくとも当業者が実施できる程度には開示されていない。
すなわち，本件明細書の「【０００８】従来のトリプルフックは，一本の長寸法の線材の両端部にそれぞれ先曲げ部を形成し，これを二つ折りとすることによって二本の釣針と接続環４を形成していたため（判決注・図１１，図１２がこれに関する図である。），正確な寸法と精度の高い加工を施さなければバランスのとれたトリプルフックを製造することができなかった。これに対して図１に示す実施例では，釣針を一本ずつ加工するため均質な製品を能率的に加工できることになる」（２頁４欄２４行目～３１行目）とし，この図１では，接続環を有する一本の釣針（その先曲げ部の方向は，接続環の方向と一致している）に接続環を有しない２本の釣針を接合している構成を示している。しかし，これは，単にトリプルフックを形成する一方法を述べたにすぎない。精度の高いトリプルフックを作るためには，接続環を有する一本の釣針について，いかにその接続環の方向と針の先曲げ部の方向を厳密に一致させるか，いかに複数の針を均質に作るか，いかに３本の針を正確に１２０度の角度をおいて接合させるか等についても細心の注意を払い，工夫する必要があるはずである。ところが，それらについての具体的な開示は何らなされていない。


本件明細書の【０００９】及び【００１０】には，「図５ないし図７に示す実施例は，全く同じ条件で作られた三本の釣針１，２，３の軸部を束ねて別の結合部材５で固定し，結合部材５に接続環４を形成する実施例を示すものである。この実施例の結合部材５は，三本の釣針の軸部１ａ，２ａ，３ａがタイトな状態で嵌挿される管状とし，図７に示すように軸部が挿入された管内に接着剤１０を充填して固定するものである。もっとも，三本の釣針の軸部１ａ，２ａ，３ａと管状の結合部材を固定するには，かしめ加工によることもできる。管状の結合部材５の上端はこれを偏平に押圧加工して貫通孔を穿ち接続環４としている。このときの接続環４は，図６に示すように一本の釣針１の先曲げ方向Ｘと一致する方向に形成しておく。
【００１０】この実施例では，全く同じ形状の三本の釣針を用いて製造するため，より均質な製品を能率的に製造することができるとともに，結合部材に形成する接続環は必然的に結合部材の中心，すなわち三本の釣針からなるトリプルフック全体の中心に位置することになる。」（２頁４欄３２行目～４９行目）との記載がある。この実施例においても，接着剤やかしめにより三本の釣針を管状の結合部材に固定する際に，図７のような状態にし，これを保つこと，接続環４を，一本の針の先曲げ部方向と正確に一致するように形成すること（すなわち，管状の結合部材の押圧加工，貫通孔の穿孔の方法）に特別の工夫を要するはずであるのに，これらについての開示もない。
本件明細書の【００１１】には，「図８ないし図１０に示す実施例は，三本の独立した釣針の軸部を結合部材で結合して一体化するものであって，結合部材５を合成樹脂材とし釣針の軸部を一体成型するものである。この実施例では，上記管状の結合部材を使用する実施例の効果と同等の効果を奏するとともに，結合部材自体の形状を任意の変形形状とすることができる。」（３頁５欄４行目～１０行目）との記載がある。これについても，上記【０００９】及び【００１０】記載の実施例と同様，どの程度の精度が実現できるかの手掛かりとなる製造方法の開示をしていない。
ウそうすると，本件明細書に接した当業者は，本件発明のルアー用トリプルフックの製造方法として，従来からある，通常の製造方法が採用されるべきものであり，例えば乙第２号証（本件の審判手続に係る第２回審判事件答弁書）記載のような，ボラ掛け針の製造方法も採用し得る，と理解することになる（これは，一本の釣針の先曲げ部の反対の端を曲げて，接続環を形成する方法であり，これはボラ掛け針の親針とし得るものであるから，本件発明の第１の実施態様の製造方法の一部となるものである。）。
そして，やはり従来からある製造方法により製造されたと認められる（原告自身，その旨の主張をしている。）ボラ掛け針（株式会社ハヤブサ製「ボラ掛３５号」）においては，前記のとおり，接続環と３本の針の内の１本の先曲げ部との間には，平均７．９度程度の角度差が生じている（甲第６号証，乙第２号証，弁論の全趣旨）。このことからは，本件発明において採用され得る製造方法の観点からみて，「一致する方向」には，７度ないし８度程度の角度差がある場合をも含まれると理解されるべきである。
したがって，引用発明において，５度の角度差があったとしても，これは，本件発明と引用発明とが実質的に異なるとの評価を導き出すものとはなり得ない。
エなお，ルアー用トリプルフックという製品の性質からも，本件発明の「一致する方向」を，厳密に解すべき理由はない，というべきである。本件明細書の記載中に，この「一致する方向」の精度，許容される誤差（角度差の範囲）について，上記のとおり，製造方法に関するものに限らず，直接かつ具体的にこれについて述べる記載はない。
そもそも，およそ機械部品である以上，誤差が全くないものは考えられないのはいうまでもないから，本件発明における「一致する方向」についても，ある程度の範囲の角度差は許容されるものと解すべきである。本件発明のルアー用トリプルフックは，遊びがわずかしか許されない，精密機械部品に該当するものではない。そして，本件明細書に記載されている本件発明の使用態様は，ルアー本体の固定環に，スプリットリングを介して，本件発明のトリプルフックを取り付けるというものであって，この取付形態では，水流の状態等に応じて，必ずしも使用者の意思を忠実に反映することなく，トリプルフックがルアー本体に対し前後左右上下に相当程度自由に回動し得る。また，左右不均等の外力がかからない状態においてルアーに対して正対するか否かは，例えば，ルアー本体の形状（左右対称の度合の程度），ルアー本体の固定環の取付け位置及びその方向にも影響されると認められ，一般的に実質的に誤差が認められないほど精密に，ルアー本体が左右対称に作られているとか，固定環がルアー本体を鉛直方向に二等分する面上に存在するよう固設されているとも認められない。
そうすると，ルアー用トリプルフックという物品の性質上，接続環と釣針のうちの一本の先曲げ方向との一致の精度に，それほど高いものが要求されると認めることはできないのである。
オ以上のとおりであるから，５度程度の角度差をもって，本件発明と引用発明が実質的に同一でない，とする原告の主張は採用できない。(3)原告は，引用発明には，本件発明における技術思想がないことを強調して主張する。そこで，この点について判断する。
ア　前記認定のとおり，ボラ掛け針は，その釣り方から明らかなとおり，本件明細書に記載された目的（特定の課題の解決）や作用効果の達成を意図していない。この点は，原告主張のとおりである。


すなわち，本件発明は，特許請求の範囲の記載だけからは認められないものの，【発明の詳細な説明】中に，「図３に示すように，ルアー本体６の固定環７とトリプルフックの接続環４とにスプリットリング８を介在させてルアー本体６にトリプルフックを装着する。このとき，接続環４の方向と一致する先曲げ部がルアー本体６の前方に位置するように配置しておく。この状態で使用し，ルアー本体６が釣り糸９によって前方に引っ張られると，水の抵抗（流れ）によってトリプルフックは矢印で示すように後方へ回動する。すると，トリプルフックは図４に示すように接続環４が上下方向に向き，一本の釣針１の先曲げ部１ｂが上下方向を，他の二本の釣針の先曲げ部２ｂ，３ｂが左右対象（判決注・「対称」の誤記と認める。）に斜め上方へ向き，ルアー本体６を抱き込むように位置することになる。したがって，トリプルフックに作用する水の抵抗はルアー本体のバランスを崩すことなく，かつルアー本体６とトリプルフックが自然に接近する。これにより，例えばルアー本体が魚の形状であると，トリプルフックがその胸鰭や尾鰭の場所にあたかもルアーの一部であるかの態様で位置することになる。」（本件明細書２頁３欄４１行目～４欄８行目）と記載されていることから分かるとおり，ルアー本体（【発明の詳細な説明】で具体的に挙げられているものはプラグである。）に取り付け，ルアーを動かした状態でのバランスがよくなり，ひいては，トリプルフックの３本の先曲げ部分がバランスよくルアー本体に寄り添う，という技術思想がある。これに対し，引用発明のボラ掛け針は，プラグに取り付けるものではなく，これを竿により引いた時に，それ以外の何らかの物（ボラ掛け釣りの釣り方では，ビニールバケや重り等）に対し，一定の向きで位置させる，というような技術思想もない。
したがって，引用発明において，接続環の方向と，錨型の３本の釣り針のうちの一本の先曲げ部の方向を一致させる発想も，その必要もないこともまた，明らかである。そうすると，引用発明，すなわち乙１文書に示されているボラ掛け針において，そのすべてが，本件発明の構成，すなわち，接続環の方向と，錨型の３本の釣り針のうちの一本の先曲げ部の方向とが一致している，という構成を備えている，と認めることはできない。このことは，前記のとおり，市販されているボラ掛け針において，接続環の方向と，錨型の３本の釣り針のうちの一本の先曲げ部の方向の角度差が，平均して７度程度以上もあることからも，裏付けられるものである（甲第６号証，乙第２号証）。
イ　しかし，比較される二つの発明の構成が同一であるときは，仮に，両発明の間で，技術思想，発明の目的，発明者が作用効果としているものが異なっていたとしても，構成において同じものである以上，二つの発明は発明として同一である。技術思想，発明の目的，発明者が作用効果としているものは，それが客観的な構成に結び付かない限り（例えば，当業者が予想し得なかった作用効果を持つことを新たに発見し，かつそのような作用効果を発揮する新たな用法のみに用いることを構成要件とすることにより，客観化することが考えられる。），結局のところ，すべて主観的なものにすぎないのであり，主観的なものにすぎない以上，客観的な構成としては同じ発明につき複数のものが存在し得ることになる。もし，このような主観的なものにおける相違を根拠に両者を別の発明としてそれぞれに特許を与えることになれば，客観的には区別し得ない発明につき複数の特許が成立することになる。特許制度とは相いれないこのような結果を認めることはできないのである。ボラ掛け針において，接続環の方向と，錨型の３本の釣り針のうちの１本の先曲げ部の方向とが一致していても何の問題もなく，そのような構成を排除する必要も，排除する技術思想も認めることができない。したがって，数多く生産されるボラ掛け針において，上記各方向が実質的に一致するものも一定割合（その割合は，許容される角度差の範囲をどの程度とするかによる。）で出現し得，現に，乙１文書で開示されているのである。
もっとも，実質的に方向が一致するものの数が，ごくごくわずかである場合は，特許法の解釈としては，これを無視することとして，なお構成が同じものが存在するとはいえない，とする余地はある。しかし，上記のとおり，現在市販されいるボラ掛け針（株式会社ハヤブサ製）１００本を比較した結果では，本件発明のような技術思想がない上記ボラ掛け針において，その角度差は平均７．９度あり，これは，本件発明の実施品の平均（０．９度）と比べるとかなり大きいものではあるものの，なお，４度以下のものは６個，６度以下のものは１６個ある。引用発明を基準として，５度以下というのをとりあえずの臨界値としても，この値以下のものがごくごくわずかである，とすることはできない（甲第６号証，乙第２号証）
ウ　前記のとおり，本件特許においては，本件発明を取り付けるルアーの種類も，その取り付け方も，特許請求の範囲で特定していない。したがって，原告が主張し，本件明細書の【発明の詳細な説明】に記載された作用効果（水中でのトリプルフックの安定した動き等）は，当業者にとって予測容易か否かを論じるまでもなく，これをもって新規性を認める根拠とすることができないことが明らかである。
エ　以上のとおりであるから，技術思想や作用効果の有無・相違を考慮しても，ルアー用トリプルフックの一種である引用例のボラ掛け針の構成を，同じルアー用トリプルフックのものとして採用している本件特許は，新規性がないとの結論が左右されるものではない。
(4)本件では，無効審判手続において，ボラ掛け針である引用発明と本件発明との同一性が問題となっていた。このような状況の下では，原告には，特許請求の範囲を含む本件明細書の訂正をして，本件発明の範囲を限定する機会があり，例えば，ボラ掛け針を本件発明から除外し，あるいは本件発明のトリプルフックを取り付けるルアーの種類，取り付け方法を明記するような訂正を行い，その構成要件を明確にし限定する訂正をすることは，原告にとって格別困難なことではなかった，と認めることができる。このような機会を持ちながら，これを適切に行使しなかったため，特許請求の範囲が広く理解され，そのため，本件発明が無効となる結果に至ったとしても，やむを得ないことという以外にない。
３　結論
以上のとおりであるから，本件発明と引用発明が実質的に同一でないとする，原告主張の取消事由には理由がなく，新規性の欠如を根拠に，本件特許を無効とした審決に誤りはない。そこで，原告の本訴請求を棄却することとし，訴訟費用の負担について，行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条を適用して，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第６民事部
裁判長裁判官　　山　　下　　和　　明
裁判官　　設　　樂　　隆　　一
裁判官　　高　　瀬　　順　　久


平成１３年（行ケ）第５２３号　審決取消請求事件
平成１５年２月１３日口頭弁論終結
判　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　　Ａ
訴訟代理人弁理士　　　　伊藤      　充
被　　　　　　告　　　　パナソニックモバイルコミュニケーシ
ョンズ株式会社
訴訟代理人弁護士　　　大    野聖    二
訴訟代理人弁理士　　　　森田    耕司
主　　　　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
特許庁が無効２００１－３５０９１号事件について平成１３年１０月１６日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実等
１　特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「車両ナビゲーション方法」とする登録第２７２２３６５号の特許（昭和６０年４月２０日に出願された特願昭６０－８３６３２号（以下「本件原出願」という。）について平成４年４月４日になされた分割出願（以下「本件分割出願」という。）に基づき，平成９年１１月２８日に設定登録された。以下「本件特許」といい，その発明を「本件発明」という。）の特許権者である。被告は，平成１３年３月６日と同年６月２７日に，本件特許（特許請求の範囲に記載された請求項は，一つのみである。）を無効にすることについて審判を請求した。
特許庁は，これらの請求をそれぞれ無効２００１－３５０９１号事件，無効２００１－３５２７３号事件として，審理の併合をした上，審理し，その結果，平成１３年１０月１６日，「特許第２７２２３６５号の請求項１に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし，審決の謄本を同年同月２６日に原告に送達した。なお，無効２００１－３５２７３号事件についてなされた審決については，審決取消訴訟が提起され（当庁平成１３年（行ケ）第５２４号審決取消請求事件），既に判決がなされている。
２　特許請求の範囲
「１．衛星航法等絶対位置検出装置で検出される緯度経度情報等車両の絶対位
置情報と，
各走行情報検出器（走行距離計及び走行方向検出器等）で検出される車両の
走行情報と，
各アークの分岐関係を含む情報を有する相対モード地図情報と，該相対モード地図情報の各アークに対応づけられた絶対位置情報を有する絶
対モード地図情報に基づき，
前記絶対位置情報に対応する絶対モード地図情報上のアークを検索し，相対モード地図情報上の前記アークの分岐関係を含む地図情報パターンと前記各走行情報から算出される走行パターンとの比較により前記相対モード地図情報上の前記車両の位置確定が可能なとき，前記相対モード地図情報に対応する相対表示地図情報（経路名称及び／又は道案内等）を表示することを特徴とする車両ナビゲーション方法。」
３　審決の理由
別紙審決書の写しのとおりである。要するに，本件発明は，本件原出願の願書に添付された明細書及び図面（以下，まとめて「原明細書」という。）に記載された発明と認めることができず，本件分割出願を，特許法４４条１項に規定される要件を備えているものとすることはできないから，その出願日は，現実の出願日である平成４年４月４日となるとした上，本件発明は，特開平３－２６９１３号公報に記載された発明と同一であると認められる，とするものである。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
審決は，原明細書の記載を読み誤った結果，「本件発明の「相対モード地図情報上の前記アークの分岐関係を含む地図情報パターンと前記各走行情報から算出される走行パターンとの比較により前記相対モード地図情報上の前記車両の位置確定が可能なとき」との構成（判決注・以下「本件構成」という。）が，原明細書等に記載されていたと認めることはできない。」（審決書９頁２段）と誤って認定したものであり，この誤りが結論に影響することは明らかであるから，違法として取り消されるべきである。
１　本件構成中の「相対モード地図情報上の前記アークの分岐関係を含む地図情
報パターン」について
原明細書には，「そこでシナリオは，第２８図，第２９図に示すように，少なくとも１回の誤選択に対応すべく記載される。例えば，アーク１から分岐１を直進しアーク２，分岐２を左折，アーク３，分岐３を直進する略最適径路を誤って分岐１を左折した場合，アーク１１，分岐１１を右折，アーク２１を経て分岐３を左折と記載し，所定のアナウンス等をするこで所定の略最適径路に短時間に復帰することが出来る。」（甲第３号証７頁右上欄７行～１５行）と記載され，また，第２８図，第２９図には，アークの分岐関係が視覚的に図示されており，第３１図には，具体的な地図上の道路の分岐関係の様子を表す図が示されている。原明細書には，「次に，関係地図情報について説明する。前記のシナリオは，各位置の相対関係を表現するので相対モード，又は相対表示と呼ぶ，」（甲第３号証７頁左下欄５行～７行）と記載されており，シナリオが相対モードの地図情報であることが記載されている。


このように，原明細書には，「前記相対モード地図情報上の前記アークの分岐関係を含む地図情報パターン」が明確に示されている。２　本件構成中の「前記各走行情報から算出される走行パターンとの比較により前記相対モード地図情報上の前記車両の位置確定が可能なとき」について(1)原明細書には，次に述べるとおり，ベヒクル局の動作が詳しく記載されている（甲第３号証５頁右下欄１７行～６頁左下欄３行参照）。また，ベヒクル局の同様の動作を表すフローチャートが原明細書の第８４－１図（昭和６１年９月３日付け補正（以下「本件補正」という。）後の第８２－１図）に示されている。(ｱ)原明細書には，「衛星航法等により検出される緯度経度情報で，エリア表現図を検索し，エリア番号（後で説明する。）を算出する。エリア番号より，地名を検索し表示する，絶対表現図に表示する。」（甲第３号証５頁右下欄１８行～６頁左上欄２行）と記載されており，絶対モードにより緯度経度が求められることが示されている。なお，原明細書の第８４－１図（本件補正後の第８２－１図）の上から２個目のボックスにも「衛星航法等絶対位置検出」と記載され，絶対位置（緯度経度情報）が求められることが示されている。
(ｲ)原明細書には，「緯度経度からエリアを特定し，該エリア番号から索引により相対モードに移行し，走行データにもとずき相対モードで位置検出，表示，アナウンス（以後，ナビゲートと呼ぶ）を行う。」（甲第３号証６頁右上欄２行～６行）と記載されており，絶対モードで求めた緯度経度に基づきエリアを特定し，相対モードに移行すること，及び，相対モードで位置検出や，表示，アナウンスが行われることが示されている。
(ｳ)原明細書第８４－１図（本件補正後の第８２－１図）の上から３個目のボックスには，「相対モードにより位置確定可能か？」と記載されており，位置確定可能な場合には，４個目のボックスには，「パターン表示，地図表示，エリア表示，アーク表示，各種アナウンス」がなされると記載されている。さらに，４個目のボックスに引き続き，５個目のボックスには，「相対形式による各種表示各種アナウンス」がなされることが図示されている。
(ｴ)地図に記録されていない地域に進入した場合には，地図情報と走行情報との比較を行って移動体の位置を検出する相対モードは使用できない。この場合には，絶対モードに移行することになる。原明細書には，このような移行の動作が「地図情報等記録媒体に記録されていない移動可能範囲・・・に移行した場合，・・・前記相対モードによる径路表示から絶対モードによる径路（衛星航法では，検出された緯度経度により，特願昭６０－０１７７４３では，走行距離計及び方位検出器によるデータにより）表示される。」（甲第３号証６頁右上欄１１行～２０行）と記載されている。
(2)地図情報と走行情報とを比較することは，従来からよく知られている技術であり，原明細書ではそれほど詳しくは説明していない。この技術が従来から知られていることは，「Applicationofthe   CompactDiscin   CarInformationandNavigationSystems」（「SAETechnical   PaperSeries840156」，MartinL.G.Thooneほか１名・国際会議及び博覧会，ミシガン州デトロイト，１９８４年２月２７日～３月２日，１０５頁～１１１頁，甲第４号証。以下「甲４文献」という。）から明らかである。この甲４文献には，マップマッチングのアルゴリズムが示されている。よく知られているように，マップマッチングとは，まさに文字どおり，車両が道路上にあることを前提として，走行情報を地図と比較し，車両の位置を適宜修正する技術である。甲４文献に，「マップマッチング・アルゴリズムであり，これは我々の試験システムにも採用されている。このアルゴリズムでは，車両位置検出部から得られた座標がディジタル道路地図と関係づけられる。車両が常に道路上にあると仮定して，推定位置が対応する道路から逸脱している場合には修正がなされる。」（甲第４号証訳文６頁２９行～３３行）と記載されていることからも分かるように，地図情報と走行情報とを比較することは，従来からマップマッチングとしてよく知られている技術である。
審決は，この点に関し，「各種地図情報等と走行情報との相互関係の比較がどのような内容の処理であるのか，相対モードでの位置検出とはどのような検出法であるのかにつき，具体的な記載はないのであるから・・・アークの分岐関係を含む地図情報パターンと各走行情報から算出される走行パターンとの比較により前記相対モード地図情報上の前記車両の位置を確定するとの技術事項までを把握することはできない。」（審決書８頁末行～９頁１０行）と，指摘している。しかし，特許明細書とは，従来知られていない新しい発明について説明し，開示をする書面である。したがって，従来から知られている技術については，それほど詳しく説明する必要はない。また，特許発明とは，特許請求の範囲に記載されている全体の構成について把握されるものであり，その全体を分解し，構成要素一つ一つを見ればそれらは従来技術であることも多い。「地図情報と走行情報の比較」は，上で述べたように，従来からよく知られている技術である。原明細書においてこれについて詳しく説明されていないのは，この技術が従来技術であるためその必要がなかったからであるにすぎない。したがって，「地図情報と走行情報の比較」が把握できないという審決の認定は明らかに誤っている。
「地図情報と走行情報の比較」は，甲４文献に記載されたとおり，原出願前から世の中に知られている技術事項である。そして，この比較の結果，車両位置が確定できれば，それは相対モードで位置の確定ができた場合の一例に相当することはいうまでもないことである。
(3)原明細書には，「本出願人の出願になる特願昭６０－０１７３４３に記載の各種地図情報等と，走行情報との相互関係を比較することにより移動体の位置を検出する」（甲第３号証２頁右上欄１５行～１８行）という形で，相対モードで，各種地図情報と走行情報との比較により移動体の位置を検出することが記載されている。


審決は，この点について，「被請求人が指摘する，「各種地図情報と，走行情報との相互関係を比較することにより，移動体の位置を検出するシステム。」との記載は，・・・絶対モード位置検出について記載したものと解されるのであって，本件発明の「前記各走行情報から算出される走行パターンとの比較により前記相対モード地図情報上の前記車両の位置確定が可能なとき」との技術事項を示すものと解することはできない。」（審決書１０頁第１段落）と認定している。審決のこの認定の根拠は，原明細書に「絶対モード位置検出（衛星航法，特願昭６０－０１７７４３等による位置検出）処理され」（甲第３号証６頁右上欄）と記載されていることに基づいており，特願昭６０－０１７７４３の明細書には絶対モードが記載されている，ということを理由とするものである。特願昭６０－０１７７４３の明細書に絶対モードが記載されていることは事実である。しかし，そのことは，決して，そこに絶対モード「のみ」が記載され，相対モードが記載されていない，ということを意味するものではない。審決は，特願昭６０－０１７７４３の明細書に絶対モードのみが記載されていると誤認した結果，原明細書の「特願昭６０－０１７７４３に記載の各種地図情報等と，走行情報との相互関係を比較することにより移動体の位置を検出するシステム。」（甲第３号証２頁右上欄１５行～１８行）を，本件発明の「前記各走行情報から算出される走行パターンとの比較により前記相対モード地図情報上の前記車両の位置確定が可能なとき」との技術事項を示すものと解することはできない，という誤った認定をしたものと考えられる。
審決のこの認定が誤りであることは，次のことから明らかである。審決の認定によれば，原明細書の「絶対モード位置検出（衛星航法，特願昭６０－０１７７４３等による位置検出）」（甲第３号証６頁右上欄）と，「各種地図情報等と，走行情報との相互関係を比較することにより移動体の位置を検出するシステム。」（同２頁右上欄）とが同一のものであることになる。しかし，原明細書の「絶対モード位置検出（衛星航法，特願昭６０－０１７７４３等による位置検出）」（甲第３号証６頁右上欄）も，「各種地図情報等と，走行情報との相互関係を比較することにより移動体の位置を検出するシステム。」（同２頁右上欄）と同様に，「各種地図情報等と，走行情報との相互関係を比較」しているはずである。ところが，原明細書には，上記記載に続いて「地図情報等記録媒体に記録されていない移動可能範囲・・・に移行した場合，・・・前記相対モードによる径路表示から絶対モードによる径路（衛星航法では，検出された緯度経度により，特願昭６０－０１７７４３では，走行距離計及び方位検出器によるデータにより）表示される。」（甲第３号証６頁右上欄１１行～２０行）と記載されており，絶対モードは，地図情報に記録されていない範囲（地図に載っていない地域）でも利用することができるものであることが分かる。このことは，上記「各種地図情報等と，走行情報との相互関係を比較」していることと明らかに矛盾する。なぜなら，地図に載っていない地域で地図情報と走行情報とを比較することは原理的に不可能だからである。
このように，審決の上記認定によれば，原明細書の記載に矛盾が生じてしまうため，審決の上記認定が誤っていることは明らかである。(4)被告は，特開平３－２６９１３号公報（乙第３号証。以下「乙３文献」という。），特開平４－５０７１８号公報（乙第４号証。以下「乙４文献」という。）を用いて本件発明の内容を認定し，その上で，本件発明が原明細書には記載されていない，と主張している。
乙３文献及び乙４文献には，パターンマッチングに関する発明が記載されている。したがって，被告が主張するように，「一定の演算処理によって，走行パターンと一致する道路を見つけだすこと」に関する記載があるのは当然である。しかし，本件発明は，そもそもパターンマッチングに限定される発明ではないので，パターンマッチングに関する乙３文献及び乙４文献に基づいて本件発明の構成を認定することは不可能であり，不当である。
第４　被告の反論の骨子
審決の認定判断はいずれも正当であって，審決を取り消すべき理由はない。１　原告は，原明細書における分岐関係の記載に基づき，「相対モード地図情報上の前記アークの分岐関係を含む地図情報パターン」が原明細書に記載されている，と主張している。
しかし，原告が指摘しているのは，走行パターンとの比較処理には関係のない，単なる分岐関係を示す地図情報である。したがって，原告の指摘する記載箇所から，「相対モード地図情報上の前記アークの分岐関係を含む地図情報パターン」が原明細書に記載されているとは認められない。


２(1)原告は，原明細書のいくつかの記載を挙げて，「前記各走行情報から算出される走行パターンとの比較により前記相対モード地図情報上の前記車両の位置確定が可能なとき」が原明細書に記載されている，と主張している。しかし，分割出願の要件を満たすためには，分割出願される発明が，原明細書に「発明として」記載されていなければならない。原告の挙げる記載をどのように検討しても，相対モード地図情報上のアークの分岐関係を含む地図情報パターンと各走行情報から算出される走行パターンとの比較により前記相対モード地図情報上の車両の位置を確定する，との技術事項を把握することはできない。本件発明は，各地点の走行情報を積算した走行パターンを用いる以上，乙３文献及び乙４文献にも示されているように，少なくとも，距離や方位といった各地点の走行情報を何らかの形で記憶手段に蓄積して積算し，走行路形状を得ること，及び，走行経路形状である走行パターンと道路形状である地図情報パターンというパターン同士を，パターンの回転，類似度計算等により比較する演算処理が必要である。しかし，原明細書の「各種地図情報等と，走行情報との相互関係を比較」及び「相対モードで位置検出」という記載からは，各地点の走行情報を蓄積して走行パターンを求めるという技術思想も，そのような走行パターンと道路形状のパターンを比較する演算処理技術も，読みとることはできず，原明細書のどこにも，このような技術思想を示唆する記載は，存在していないのである。(2)原告は，特願昭６０－０１７７４３の明細書に相対モードが記載されていないとは原明細書のどこにも示されていない，と主張している。そもそも，特願昭６０－０１７７４３の明細書の記載内容は，同明細書の記載内容ということだけで，原明細書の記載内容になるわけではないから，同明細書の記載内容が何であるかについては，議論する必要がない。したがって，審決が問題にしているのも，特願昭６０－０１７７４３の明細書自体に何が記載されているのかではない。審決が問題にしているのは，原明細書に，何が記載されているか，特に，「各種地図情報と，走行情報との相互関係を比較することにより，移動体の位置を検出するシステム。」がどのように記載されているかである。審決は，原明細書に，「本出願人の出願になる特願昭６０－０１７７４３に記載の各種地図情報等と，走行情報との相互関係を比較することにより移動体の位置を検出するシステム。」（甲第３号証２頁右上欄１５行～１８行）及び「相対モードによるナビゲートに並行して絶対モード位置検出（衛星航法，特願昭６０－０１７７４３等による位置検出）処理され」（同６頁右上欄８行～１１行）との記載があり，両記載に共通する「特願昭６０－０１７７４３」より，原明細書においては，前者の位置検出は絶対モード位置検出に関する記載としか読みとれないとしているのである。
第５　当裁判所の判断
審決は，「本件発明の「相対モード地図情報上の前記アークの分岐関係を含む地図情報パターンと前記各走行情報から算出される走行パターンとの比較により前記相対モード地図情報上の前記車両の位置確定が可能なとき」との構成が，原明細書等に記載されていたと認めることはできない。」（審決書９頁１４行～１７行）と認定している。
原告は，審決が問題とした上記構成（本件構成）を「相対モード地図情報上の前記アークの分岐関係を含む地図情報パターン」と「前記各走行情報から算出される走行パターンとの比較により前記相対モード地図情報上の前記車両の位置確定が可能なとき」とに分け，このいずれもが原明細書に記載されている，と主張する。
しかし，本件構成は，上記のとおり，地図情報パターンと走行パターンとの比較により車両の位置を確定するというものであるから，これを原告主張のように二つに分けて論じるだけで足りるとすることはできない。特許法４４条１項は，「特許出願人は，願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる時又は期間内に限り，二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。」と規定しているのであるから，本件構成を含む本件発明全体が，そこに示された発明であるものとして，当業者が理解し，実施し得る程度に，原明細書に記載されている必要があるのである。審決は，本件発明の構成中，少なくとも本件構成が原明細書に記載されていない，と認定判断したものであるから，まず，本件構成が原明細書に記載されているかどうかについて，判断する。
１　原明細書には，「そこでシナリオは，第２８図，第２９図に示すように，少なくとも１回の誤選択に対応すべく記載される。例えば，アーク１から分岐１を直進しアーク２，分岐２を左折，アーク３，分岐３を直進する略最適径路を誤って分岐１を左折した場合，アーク１１，分岐１１を右折，アーク２１を経て分岐３を左折と記載し」（甲第３号証７頁右上欄７行～１３行），「次に，関係地図情報について説明する。前記のシナリオは，各位置の相対関係を表現するので相対モード又は，相対表示と呼ぶ」（同７頁左下欄５行～７行）との記載がなされ，第２８図及び第２９図には誤走行復帰説明図が，第３１図には経路記載説明図が示されている。
原告は，本件構成中の「相対モード地図情報上の前記アークの分岐関係を含む地図情報パターン」について，原明細書の上記記載及び図面を挙げ，分岐関係が記録されていること及びシナリオが相対モードの地図情報であることが明確に示されている，と主張する。
しかし，原明細書の上記記載及び図面には，「分岐」，「相対モード」に関する記載は認められるものの，「地図情報パターン」との記載はなく，「各走行情報から算出される走行パターン」との比較の対象として「地図情報パターン」を用いる旨の記載も認められない。そうである以上，原明細書については，少なくとも，各走行情報から算出される走行パターンとの比較の対象として，「前記アークの分岐関係を含む地図情報パターン」が記載されていると積極的に認めることはできない，ということができる。
審決は，上記のように，本件発明の「相対モード地図情報上の前記アークの分岐関係を含む地図情報パターンと前記各走行情報から算出される走行パターンとの比較により前記相対モード地図情報上の前記車両の位置確定が可能なとき」との本件構成が原明細書に記載されているかどうかを問題としているのであり，この問題に肯定的に答えるためには，「走行パターン」と比較されるべき，「相対モード地図情報上の前記アークの分岐関係を含む地図情報パターン」が原明細書に示されていなければならないのであるから，走行パターンとの比較と無関係に分岐や相対モードの記載があると主張するだけの原告の上記主張は，主張自体としても理由がないことが明らかである。


２　原明細書には，「衛星航法等により検出される緯度経度情報で，エリア表現図を検索し，エリア番号（後で説明する。）を算出する。エリア番号より，地名を検索し表示する，絶対表現図に表示する。」（甲第３号証５頁右下欄１８行～６頁左上欄２行），「位置検出装置により検出される緯度経度からエリアを特定し，該エリア番号から索引により相対モードに移行し，走行データにもとずき相対モードで位置検出，表示，アナウンス（以後，ナビゲートと呼ぶ）を行う。」（同６頁右上欄１行～６行），「地図情報等記録媒体に記録されていない移動可能範囲（通常，利用されない空地，全国用地図情報等記録媒体に記載のない細部の道，新規に造られた道路）に移行した場合，及びアークエリア，ノードエリアの範囲外に移行した場合，その旨アナウンスし，前記相対モードによる径路表示から絶対モードによる径路（衛星航法では，検出された緯度経度により，特願昭６０－０１７７４３では，走行距離計及び方位検出器によるデータにより）表示される。」（同６頁右上欄１１行～２０行），「各種地図情報等と，走行情報との相互関係を比較することにより移動体の位置を検出する」（２頁右上欄１６行～１８行）との記載がされ，第８４－１図（本件補正後の第８２－１図）には，「ベヒクル局」についての流れ図が示され，その上から３個目のボックスには，「相対モードにより位置確定可能か？」と記載され，位置確定可能な場合には，「パターン表示，地図表示，エリア表示，アーク表示，各種アナウンス」がなされると４個目のボックスに記載されており，５個目のボックスには，「相対形式による各種表示各種アナウンス」がなされることが記載されている。
原告は，本件構成中の「前記各走行情報から算出される走行パターンとの比較により前記相対モード地図情報上の前記車両の位置確定が可能なとき」について，原明細書の上記記載及び図面を挙げ，絶対モードにより緯度経度が求められること，絶対モードで求めた緯度経度に基づき相対モードに移行すること，相対モードで位置検出や，表示，アナウンスが行われること，地図に記録されていない地域に進入した場合には絶対モードに移行すること，相対モードでは「各種地図情報等と，走行情報との相互関係を比較することにより移動体の位置を検出する」ことが示されている，と主張する。
しかしながら，原告の挙げた原明細書の上記箇所をみても，「各走行情報から算出される走行パターン」との記載，及び，このような走行パターンを「前記アークの分岐関係を含む地図情報パターン」との比較に用いるとの記載を見いだすことはできない。
すなわち，本件発明においては，各地点の走行情報を積算した走行パターンを用いる以上，乙３文献及び乙４文献にも示されているように，距離や方位といった各地点の走行情報を何らかの形で記憶手段に蓄積して積算し，走行路形状を得ること，及び，走行経路形状である走行パターン及び道路形状である地図情報パターンというパターン同士を，パターンの回転，類似度計算等により比較する演算処理が必要不可欠な処理となる（乙第３，第４号証）。しかし，原明細書の「各種地図情報等と，走行情報との相互関係を比較」との上記記載及び「相対モードで位置検出」との上記記載からは，各地点の走行情報を蓄積して走行パターンを求めるという技術思想を読み取ることはできず，まして，そのような走行パターンと道路形状のパターンを比較する演算処理に関しても，何らの示唆も得られない。その他，原明細書のどこにも，このような技術思想を直接示す記載も，それを示唆する記載も，認めることはできないのである。
原告は，審決が「各種地図情報等と走行情報との相互関係の比較がどのような内容の処理であるのか，相対モードでの位置検出とはどのような検出法であるのかにつき，具体的な記載はないのであるから，上記原明細書等の記載からは，各種地図情報等と走行情報との相互関係を比較することにより移動体の位置を検出するとの技術が特願昭６０－０１７７４３に記載されていたこと，相対モードでの位置検出が走行データにもとづくものであること，相対モードにより位置確定可能な場合があること，が把握されるにとどまるのであって，さらにすすんで，相対モード地図情報上のアークの分岐関係を含む地図情報パターンと各走行情報から算出される走行パターンとの比較により前記相対モード地図情報上の車両の位置を確定するとの技術事項までを把握することはできない。」（審決書８頁末行～９頁１０行）と認定した点につき，審決指摘の技術につき原明細書で詳しく説明をしていないのは，それらが従来技術であるためその必要がなかったからであるにすぎない，と主張する。
しかし，上に述べた特許法４４条１項の規定によれば，分割出願をするためには，分割の対象となる事項が原明細書に発明として記載されていることを要するのであり，原明細書に発明として記載されていないにもかかわらず，原明細書に記載された事項に周知の技術事項を勝手に付け加えたものを発明として構成し，これを分割出願の対象とする，ということは許されないのである。原告は，周知の技術事項として，甲４文献における，「マップマッチング・アルゴリズムであり，これは我々の試験システムにも採用されている。このアルゴリズムでは，車両位置検出部から得られた座標がディジタル道路地図と関係づけられる。車両が常に道路上にあると仮定して，推定位置が対応する道路から逸脱している場合には修正がなされる。」（甲第４号証訳文６頁２９行～３３行）との記載を挙げ，この記載から，地図情報と走行情報とを比較することは，従来からマップマッチングとしてよく知られている技術である，と主張する。しかし，甲４文献の上記記載は，自立航法技術（車両の走行による距離と方向，及び／又は，これら数値の微分値を図るセンサに基づいて，既知のスタート地点から走行の軌跡を計算するもの）におけるセンサの計測誤差の蓄積の補正を，推定位置が対応する道路から逸脱している場合の修正としてなされることを記述しているものであり（甲第４号証訳文６頁第３，第４段落），この記載と原明細書の上記記載を総合しても，本件構成（「相対モード地図情報上の前記アークの分岐関係を含む地図情報パターンと前記各走行情報から算出される走行パターンとの比較により前記相対モード地図情報上の前記車両の位置確定が可能なとき」）が原明細書に記載されているものと認めることができないことは明らかである。原告は，乙３文献及び乙４文献には，パターンマッチングに関する発明が記載されているのに対し，本件発明は，そもそもパターンマッチングに限定される発明ではないので，パターンマッチングに関する乙３文献及び乙４文献に基づいて，本件発明の構成を認定することは不当である，と主張する。しかし，原告が主張する「パターンマッチング」との語の意味が明確かどうかは別としても（原明細書にも，本件明細書にも，この用語は使用されていない。），本件出願が適法な分割出願であるというためには，原明細書に「相対モード地図情報上の前記アークの分岐関係を含む地図情報パターンと前記各走行情報から算出される走行パターンとの比較により前記相対モード地図情報上の前記車両の位置確定が可能なとき」との本件構成が明確に記載されていなければならないことに変わりはなく，原明細書にそのような構成を意味する記載が必要であるのに，そのような記載がないことは上記のとおりである以上，原告の上記主張は理由がない。


主　　　文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一　控訴の趣旨
一　原判決を取り消す。
二　大蔵大臣が控訴人に対し平成１２年６月２０日付け蔵金第６０８号でした戒告処分を取り消す。
第二　事案の概要
一　事案の概要は、原判決５頁１２行目の末尾に「なお、法第３１条に基づく処分権限は、平成１２年７月１日の中央省庁等改革関係法施行法の一部施行に伴い、同法による改正後の公認会計士法第３１条により、大蔵大臣から内閣総理大臣に移管され、さらに、同法第４９条の４第１項により、内閣総理大臣から被控訴人に委任されている。」を加え、当審における控訴人の主張の要旨として次項のとおり加えるほかは、原判決「事実及び理由」欄中の「第二　事案の概要」に記載のとおりであるから、これを引用する。
二　当審における控訴人の主張の要旨
１　法第２条第１項は、文理上、監査法人の社員が他の公認会計士又は監査法人の補助者となることを何ら制限しているものではない。原判決は、法律上の文言とは別に、趣旨解釈により新たな構成要件を作り出して行政上の制裁措置を課するものであるから、憲法第３１条に定める法定手続の保障に反する。２　監査法人は、商法の合名会社に類似することから、監査法人の内部関係及び外部関係等については、大幅に商法の合名会社に関する規定が準用されており、法第３４条の１４の定める監査法人の社員の競業禁止条項も、合名会社における社員の競業避止規定（商法第７４条第１項）に準じて規定されているものである。しかるところ、同項の解釈としては、同種の営業を目的とする他の会社の補助者すなわち使用人になることは、何ら禁止されるものではない。株式会社の取締役の競業を制限する商法第２６４条についても同様であって、取締役が他の競業会社の取締役や使用人になることは、同条に違反するものではない。このように、商法における競業避止規定に関する解釈及びその理念に照らせば、法第３４条の１４の規定は、監査法人の社員が他の公認会計士又は他の監査法人の補助者として監査証明業務にたずさわることを制限したものではないと解すべきである。３　原判決は、法第３４条の１４の趣旨から監査法人の社員の職務専念義務を導き出し、補助者として監査証明業務にたずさわることも、職務専念義務に反し競業禁止義務に違反に該当するとしている。
しかし、同条の趣旨は、監査法人が構成員相互の人的信頼関係に基礎を置く商法の合名会社に類似することを表現したものにすぎないのであって、その趣旨から職務専念義務を導き出すことは相当ではない。
４　法第３４条の１４は、責任の主体か分散化することになれば、社員相互の緊密な協力関係が維持できないことなどから、社員の兼業を禁止したものである。しかし、他の公認会計士又は監査法人の補助者として監査証明業務にたずさわるだけでは、責任の主体が分散化することにはならないから、法第３４条の１４に定める競業禁止義務に違反する行為に当たらないというべきである。５　法第３４条の１４は、公認会計士と併せて税理士の資格を有する監査法人の社員が別に税理士業務を営むことについて何ら制限するものではない。そうすると、自らの税理士業務を営む割合が極めて高く、監査法人の社員としての監査証明業務にたずさわることが困難なときでも、かかる事態が許容されるのであるから、原判決の同条の解釈を前提とすれば、かかる事態は、同条の趣旨に反するということになる。したがっ
て、同条は、監査法人の社員の職務専念義務を規定したものでないと解すべきである。
６　公認会計士たる所以は、法第２条第１項にいう監査証明業務を営むことであるが故に、法は監査証明業務を軸として構成されている。しかるところ、法第３４条の１２第１項、第４７条の２及び第２４条第１項の各規定の解釈を検証してみると、いずれの場合も、補助者としての立場に基づく監査証明業務への関与は、監査証明業務を行うことには該当しない。
７　財務諸表監査の趣旨又は制度に照らし、法第２条第１項の監査証明業務とは、財務諸表の適否に関して会計の専門家として意見を表明することである。すなわち、財務諸表の適否に関する意見表明が公認会計士又は監査法人の任務であり、それが監査契約に基づき、公認会計士又は監査法人が被監査会社に履行すべき債務の内容であって、当該意見形成のために選択適用される監査手続の実施それ自体は、法第２条第１項の監査証明業務に該当しない。したがって、監査法人の社員が補助者として他の公認会計士又は監査法人の指揮監督下で監査手続の実施に関与したとしても、監査証明業務を行ったものと評価することはできない。８　監査法人の社員が別に税理士業務を営むことが許容されていることと比べる
と、他の公認会計士又は他の監
査法人の補助者として従事することが禁止されるのは、著しく整合性を欠くので、憲法第２２条第１項で保障される営業の自由に対する合理的な理由のない規制というべきである。
第三　当裁判所の判断


一　当裁判所も、法第３４条の１４の規定がこれを行うことを禁止している、「その監査法人の業務の範囲に属する業務」とは、法「第２条第１項の業務」及び当該監査法人の定款で定めるところによる法第２条第２項の業務等をいう（法第３４条の５参照）ところ、「第２条第１項の業務」とは、同項及び法第４７条の２の規定に照らし、「財務書類の監査又は証明をすること」一般、すなわち、財務書類が適正、正確なものであるかを検査する行為及びその検査結果に基づき財務書類が適法正確であることを確認して証明する行為一般をいうものであって、その関与の仕方等につき、両行為に格別限定が付されているものではなく、また、確認・証明行為のみをいうものでもないと解されるから、監査法人の社員である公認会計士が、被監査会社との間で直接の契約関係を結ばず、補助者としての立場から検査行為又は確認・証明行為のみに関与した場合であっても、「第２条第１項の業務」、ひいては法第３４条の１４の規定にいう「その監査法人の業務の範囲に属する業務」を行ったこととなり、同条に違反したものと評価されることになるので、本件処分は適法であり、その取消しを求める控訴人の請求は、理由がないものと判断する。その理由は、次のとおりに原判決を改め、次項のとおり当審における控訴人の主張に対する判断を加えるほかは、原判決「事実及び理由」欄中の「第三　当裁判所の判断」に記載のとおりであるから、これを引用する。１　原判決２２頁２行目の「ところで」から同２３頁７行目の「いうべきである。」までを次のとおりに改める。
「ところで、法は、監査法人の設立については、その社員を公認会計士の資格を有する者のみに限定し、その数を５人以上とし、社員にはすべて業務を執行する権利及び義務を与えるなどの一定の要件を設け（法第３４条の４）、かつ、認可制度を採用し（法第３４条の７）、監査法人がこの要件を欠くこととなった場合に認可を取り消すことができる制度を設ける（法第３４条の２０）とともに、法第３４条の１４の規定を設けて、監査法人の社員が、「その監査法人の業務の範囲に属する業務」を行うことを絶対的に禁止している。これ
らは、いずれも、監査法人自体が、その権限と責任において、財務書類の監査及び証明業務という、合理的経済活動のために必要であって、公共の利益にも資する極めて重要な業務を行うものであるため、監査法人の社員相互の緊密な協力関係を維持し、組織的な監査業務及び証明業務の主体並びにそれらの責任の主体としての監査法人の実体を確保し、監査業務及び証明業務の内容の充実と独立性を維持する趣旨であると解される。そうであるとすれば、実質的な検討を加えてみても、控訴人主張のように、自己の名で被監査会社との間で契約を締結し、自己の責任で監査証明業務を行ったときでない限り、法第３４条の１４の規定が禁止する法第２条第１項の業務を行ったことにならないと解した場合には、監査法人の社員として当該監査法人の監査業務又は証明業務の執行にたずさわる割合に比べて、他の公認会計士又は他の監査法人の補助者として監査業務及び証明業務にたずさわる割合が高く、自己が構成員である監査法人の監査業務又は証明業務の執行にたずさわることが困難なようなときや、他の公認会計士又は他の監査法人の補助者として行動しているため、他の公認会計士又は他の監査法人の指揮監督下に組み込まれているようなときも、法第３４条の１４による規制が及ばないことになるが、このような事態は、社員相互の緊密な協力関係を維持し、組織的な監査業務及び証明業務の主体並びにそれらの責任の主体としての監査法人の実体を確保し、監査業務及び証明業務の内容の充実と独立性を維持するという法第３４条の１４の前記趣旨に大きく反する結果を招来することになるといわなければならない。したがって、前記のような控訴人の解釈は、実質的にみても、法第３４条の１４の解釈として妥当性を欠くものというべきである。」
２　原判決２４頁１行目の「監査証明業務の主体」を「監査及び証明業務の主体並びにそれらの責任の主体」に改める。
３　原判決２５頁４行目の「しかし」から同８行目の「解される。」までを次のとおりに改める。
「しかし、法第２条第３項は、法第２条第１項の業務、すなわち財務書類が適正、正確なものであるかを検査する行為又はその検査結果に基づき財務書類が適法正確であることを確認・証明する行為一般を行う場合であっても、補助者としての立場でかかわる場合には、同項の規定する他の要件である「他人の求めに応じて報酬を
得て」とい
う要件（自己以外の被監査者からの委嘱により被監査者から報酬を受けてという意味に解される。）については、これに該当しないと解され、また、同じく同項の規定する「業とする」（営むのと同旨に解する余地がある。）という要件については、これに該当しないと解する余地があるため、同項の規定に加えて、公認会計士が、補助者としての立場で、財務書類の検査行為及び確認・証明行為にかかわることもできる旨を定めたものと解される。」
４　原判決２６頁６行目の「したがって」から同８行目の「解されない。」までを次のとおりに改める。
「したがって、法第２条第１項の規定に加えて、「同項の業務」という文言に「…の補助者として」という限定を付する形で、法第２条第３項の規定が設けられていることは、むしろ、「第２条第１項の業務」という文言自体は財務書類の検査行為及び確認・証明行為一般を意味するものであって、関与の仕方等につき、両行為に格別の限定が付されているものではないという前記解釈を裏付けるものであり、控訴人が主張するように、法第２条第３項の規定が存在することをもって、補助者としてする監査証明業務は元々法第２条第１項の業務に含まれないという解釈の根拠とすることはできない。」
５　原判決２８頁１３行目の「禁止しており」から同２９頁７行目の「失当である。」までを次のとおりに改める。


「禁止している。それにもかかわらず、無資格者が財務書類の検査行為及び確認・証明行為の補助業務に従事することが許されるのは、当該補助業務への従事が単独の公認会計士又は監査法人の社員たる公認会計士の指揮監督下にあって、その履行補助者として業務に当たっているため、その業務が全体として、当該公認会計士又は当該監査法人の業務とみなされることになる上、法の規定上も、このような補助業務への従事は、法第４７条の２の規定する要件のうち、「他人の求めに応じ報酬を得て」という要件及び法第２条第１項の業務を「営む」という要件（「営む」とは、自ら営業することを意味する。）に該当せず、同規定の禁止するところではないからであるというべきである。したがって、法第２条第１項の業務とは財務書類の検査行為及び確認・証明行為一般を意味するものであって、両行為に格別の限定が付されているものではないという前記解釈を採っても、無資格者が補助業務に従事することが許されなくなるわけではない。
よって、前記解釈では公認会計士資格を有しない者でも補助業務への従事は許されるという一般的見解と相反することになるという控訴人の前記主張は、失当である。」
二　当審における控訴人の主張に対する判断
１　控訴人は、原判決は、法律上の文言とは別に、趣旨解釈により新たな構成要件を作り出して制裁措置を課するものであるから、憲法第３１条に定める法定手続の保障に反する旨主張する。
しかし、前示のとおり、法第２条第１項及び関連規定の文理上、監査法人の社員が他の公認会計士又は監査法人の補助者として、財務書類の監査又は証明業務に関与することは、法第３４条の１４の規定に反するというべきであって、控訴人の主張こそ、法第２条第１項の業務をあえて狭く解釈しようとするものであるから、控訴人の上記主張は、前提を欠くものとして、採用することができない。２　控訴人は、商法における競業避止規定に関する解釈等に照らせば、法第３４条の１４の規定は、監査法人の社員が他の公認会計士又は他の監査法人の補助者として監査証明業務にたずさわることを制限したものではない旨主張する。しかし、商法第７４条第１項は、「…取引ヲ為シ又ハ…他ノ会社ノ無限責任社員若ハ取締役卜為ルコトヲ得ズ」と規定しているのであるから、同項が、合名会社の社員が単なる補助者ないし使用人としてその会社と同種の営業にたずさわることを禁止しているものでないことは、その文理上明らかであり、この解釈を規定の文言の全く異なる法第３４条の１４の解釈に押し及ぼすことはできない。また、商法第７４条第１項等の商法における競業避止規定の趣旨は、要するに会社の利益を守るためのものであって、だからこそ、任意規定とされているのであるが、法第３４条の１４の趣旨は、前示のとおりであって、監査法人制度の特性に由来する公益的性質をも有するものであり、だからこそ、商法第７４条第１項等とは異なり、当該監査法人による承諾の余地のない強行規定とされているのである。したがって、実質的観点から考察してみても、規定の趣旨及び性質が異なる法第３４条の１４を商法第７４条第１項にならって解釈することは相当ではない。株式会社の取締役の競業を制限する商法第２６４条についても、法第３４条の１４とその文言及び趣旨が異なることは、同様であって、商法第２６４条を根拠にして法第３４条の１４を解釈することはできない。
したが
って、控訴人の前記主張は、採用することができない。３　控訴人は、原判決は、法第３４条の１４の趣旨から監査法人の社員の職務専念義務を導き出し、補助者として監査証明業務にたずさわることも、職務専念義務に反し競業禁止義務違反に該当するものとしているが、同条の趣旨から職務専念義務を導き出すことは相当ではない旨主張する。
しかし、控訴人の上記主張は、原判決を正解しない主張であって、到底採用することができない。
４　控訴人は、法第３４条の１４は、責任の主体が分散化することになれば、社員相互の緊密な協力関係を維持できないことなどから、社員の兼業を禁止したものであるが、他の公認会計士又は監査法人の補助者として監査証明業務にたずさわるだけでは、責任の主体が分散化することにはならないから、同条に反しない旨主張する。
しかし、同条の趣旨は、前示のとおりであって、責任の主体の分散化を避けるためだけのものではないので、控訴人の上記主張は、前提を欠くものというべきであり、採用することができない。なお、監査法人の社員である公認会計士が他の公認会計士又は監査法人の補助者として監査又は証明業務にたずさわるだけでも、監査法人の実体の弱体化につながることは明らかであるから、ひいては責任主体としての監査法人の維持、強化にも悪影響を及ぼすというべきである。５　控訴人は、法第３４条の１４は、監査法人の社員が別に税理士業務を営むことについて何ら制限するものではないが、原判決の解釈によれば、自らの税理士業務を営む割合が極めて高く、監査法人の社員としての監査証明業務にたずさわることが困難なときでも、かかる事態が許容されることは、同条の趣旨に反することとなるので、同条は、職務専念義務を規定したものでないと解すべきである旨主張する。
しかし、同条は、監査法人の公認会計士に職務専念義務を定めたものではないから、控訴人の上記主張は、前提を欠くものとして、採用することができない。６　控訴人は、法第３４条の１２第１項、第４７条の２及び第２４条第１項の各規定の解釈において、補助者としての立場に基づく監査証明業務への関与は、監査証明業務を行うことには該当しない旨主張する。
しかし、そもそも、各規定全体の文理やその文言の用い方及び各規定の趣旨を度外視して、単純にある規定中の一定の文言の意味が他の規定中の同じ文言の意味と
同一であるとする
控訴人の主張は、その立論自体に無理があるといわざるを得ない。また、法第３４条の１２第１項及び第４７条の２の各規定が法第３４条の１４における「その監査法人の業務の範囲に属する業務」ひいては「法第２条第１項の業務」についての前記解釈の妨げにならないことは、既に原判決が２６頁９行から２９頁７行までにおいて判示した（本判決による付加訂正を含む。）とおりであり、これらに関する控訴人の上記主張は、原判決を正解しないものであって、採用することができない。


また、控訴人は、特別の利害関係のある場合の監査証明業務の制限を規定する法第２４条第１項にいう「第２条第１項の業務」に補助業務も含まれると解すると、証券取引法第１９３条の２第２項、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第２条第１項第３号及び「財務諸表等の監査証明に関する省令」の取扱いに関する留意事項について（平成１１年４月大蔵省金融企画局）が、特別の利害関係のある場合の補助者一般を監査証明業務から排除するのではなく、更に特別な補助者のみを規制していることと矛盾し、通達が法第２４条第１項を変更する結果となる旨主張するが、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第２条第１項第３号は、そもそも法第２４条第１項に基づくものではなく、別な法令である証券取引法第１９３条の２第２項の規定に基づくものであり、かつ、同項の規制の名宛人は公認会計士ではなく、被監査者であって、規制対象も、監査業務及び証明業務一般ではなく、一定の者の一定の財務書類につき確定的な意見の表明としての「監査証明」を受ける場合に限られているのであるから、公認会計士を名宛人とし、広く監査業務及び証明業務一般への従事を規制対象とする法第２４条第１項とは、その規制範囲に差があったとしても、不整合とまではいうことはできない（被控訴人は、法第２４条第１項による規制は監査契約の主体たる公認会計士にのみ及び、補助者たる公認会計士には及ばない旨主張しており、仮にこのように解しても、法第２４条第１項と前記「財務諸表等の監査証明に関する省令」の取扱いに関する留意事項とが不整合であるということはできない。）。
以上のとおり、控訴人の前記主張は、採用することができない。７　控訴人は、財務諸表監査の趣旨又は制度に照らし、法第２条第１項の監査証明業務とは、財務諸表の適否に関して会計の専門家として意見を表明することであり、当該意見形成のために選択適用される監査手続の実施それ自体をいうものではないから、補助者として監査手続の実施に関与したことをもって、監査証明業務を行ったものと評価することはできない旨主張する。しかし、控訴人の上記主張は、規定の文理から離れて、法第２条第１項にいう「財務書類の監査又は証明」を、要するに、自らの名前で証明をする行為のみに限定解釈するものであり、採用することができない。また、実質的観点から考えても、自らの名前で意見を表明する場合のみが「財務書類の監査又は証明」に当たるというのでは、被監査者との契約上、別の公認会計士又は監査法人の名義を用いたり、他の公認会計士の名義で報告書、証明書等を発給したり、あるいは、財務書類の検査行為のみにたずさわる場合には、当該公認会計士に対しては法の種々の規制が及ばないということになり、それでは、検査行為すなわち監査手続の実施それ自体を含む実際の監査業務及びこれに基づく証明業務全般の適正を保つことはできないから、このような事態を許容することとなる控訴人主張の解釈は、実質的にみても、相当ではない。
さらに、控訴人は、法の沿革や法第２条第３項、第３条第１項及び第２項、第３０条、第４７条等からみても、控訴人の上記主張が裏付けられる旨主張するが、いずれも、的を射ない主張であるか、又は既に判示したとおりであって、採用することができない（法第３条第１項にいう「前条第１項の業務」とは、規定全体を通読すれば、財務書類の検査行為及び確認行為一般を意味するものと解して、何ら矛盾はない。法第３０条各号にいう「証明」は、控訴人の主張のとおり、いずれも自己の意見の表明を指すと解されるが、同条の規定全体の文理及び同条の趣旨に照らせば、同条各号にいう「証明」は、法第２条第１項にいう「財務書類の監査又は証明」とは異なることが明らかであるから、法第３０条各号の解釈が法第２条第１項の解釈に影響するものではない。法第４７条にいう「監査又は証明」についても、そのうち、「証明」は、専門的な意見の表明を指すと解されるが、それは、「監査又は証明を受けたものである旨を公表」という規定の仕方及び規定の趣旨上、そのように解するというにすぎず、他の条項中の「監査又は証明」という用語を同条の「証明」と同一の意味に解釈しなければならないということはできない。）。
以上のとおり
、控訴人の前記主張は、いずれも採用することができない。８　控訴人は、監査法人の社員が別に税理士業務を営むことが許容されていることと比べると、他の公認会計士又は他の監査法人の補助者として従事することが禁止されるのは、著しく整合性を欠くので、憲法第２２条第１項で保障される営業の自由に対する合理的な理由のない規制である旨主張する。しかし、法は公認会計士の監査業務及び証明業務について一定の規制をしているのであるから、法第３４条の１４等が税理士業務（他の種々の業務についても同じ事である。）に触れていないのは当然であって、それが整合性を欠くということはできない。
したがって、控訴人の前記主張は、前提を欠くものであって、採用することができない。
三　以上によれば、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法第７条、民事訴訟法第６７条第１項、第６１条を適用して、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第５民事部
裁判長裁判官　飯田敏彦
裁判官　持本健司
裁判官　菅野博之


平成１１年（行ケ）第４３５号　審決取消請求事件
平成１３年２月１３日口頭弁論終結
判　　　　　　決
原　　　　　　　告　　　株式会社金洋レポーツ
代表者　　　　　　　　　Ａ
訴訟代理人弁理士　　　　　伊　藤　晴　之
同　　　　　　　　　　　　星　埜　一　彦
同　　　　　　　　　　　　斎　藤　栄　一
被　　　　　　　告　　　　ダイワ精工株式会社
代表者代表取締役　　　　　Ｂ
訴訟代理人弁理士　　　　　鈴　江　武　彦
同　　　　　　　　　　　　中　村　　　誠
同　　　　　　　　　　　　蔵　田　昌　俊
訴訟復代理人弁護士　　　　勝　田　裕　子
訴訟復代理人弁理士　　　　峰　　　隆　司
同　　　　　　　　　　　　鷹　取　政　信
主　　　　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
３　この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
特許庁が平成１０年審判第３５０９２号事件について平成１１年７月２８日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文１、２項と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
被告は、考案の名称を「魚釣用リール」とする実用新案登録第２０４１２３０号の登録実用新案（昭和６２年８月２９日実用新案登録出願、平成６年１１月２１日設定登録。以下「本件登録実用新案」といい、その考案そのものを「本件考案」という。）の実用新案権者である。
原告は、平成１０年３月６日に本件登録実用新案の登録を無効にすることについて審判を請求した。特許庁は、同請求を平成１０年審判第３５０９２号事件として審理した結果、平成１１年７月２８日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本を同年９月１日に原告に送達した。なお、出訴期間として９０日が付加された。
２　実用新案登録請求の範囲
リールボディに支持されたハンドル操作による回転を、リールボディに組み込まれた回転伝達系を介して糸巻付回転体に伝達する魚釣用リールにおいて、上記ハンドル操作により回転される回転体の外周に一方向ベアリングを嵌合し、この一方向ベアリングの外周に爪車を回り止め嵌着すると共に、上記爪車に係止爪を係合状態と離脱状態の夫々に切換え保持したことを特徴とする魚釣用リール。
３　審決の理由
別紙審決書の理由の写しのとおり、本件考案は、①実公昭５５－３８３８０号公報（審決の甲第１号証、本訴の甲第４号証。以下「引用例」という。）に記載された考案（以下「引用考案」という。）である、そうでないとしても、②引用考案及び実公昭５２－２６４６９号公報（審決の甲第２号証、本訴の甲第５号証。以下「甲第５号証刊行物」という。）に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものである、との原告主張の無効事由につき、いずれもそのように認めることはできない、と認定判断した。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
審決の理由(1)（手続の経緯・本件登録実用新案の要旨）、(2)（請求人の主張）、(3)（証拠方法）は認める。同(4)（本件登録実用新案の対比・判断）は、８頁１９行～１０頁５行、１０頁２０行～１３頁１行（ただし、１１頁２行、３行、７行及び８行の「本件の」は、「本件では」というべきである。）を認め、その余を争う。同(5)（むすび）は認める。
審決は、本件考案と引用考案との一致点を看過した結果新規性の判断を誤り（取消事由１）、仮にそうでないとしても、相違点についての判断を誤った結果進歩性の判断を誤ったものであって（取消事由２）、これらの誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、違法として取り消されるべきである。
１　取消事由１（一致点の看過）
審決は、「前者（判決注・本件考案）は、回転体の外周に一方向ベアリングを嵌合し、この一方向ベアリングの外周に爪車を回り止め嵌着しているのに対し、後者（判決注・引用考案）は回転体の外周に直接爪車を設けている点で相違している。」（１０頁６行～９行）と認定したが、誤りである。本件考案は、引用考案そのものである。
引用考案においては、一方向ベアリング（一方向クラッチ）の外周（クラッチケースの外側）に歯車７が設けられている。
歯車は、爪車の上位概念であり、引用考案の歯車７が本件出願前に公知であるからといって、本件考案の爪車１２が公知であるということはできない。しかし、引用考案の歯車７の機能と本件考案の爪車１２の機能が同一であることが確認されれば、本件考案の爪車１２は、引用考案の歯車７の歯車の概念に含まれることになり、構成としても同一と判断されるべきである。


引用考案の歯車７は、ブレーキ機構を「強」に調整する事により、歯車８によって「係止」される点で、本件考案の爪車が係止爪によって係止される関係と同じである。しかも、ブレーキ機構を「強」にして係止する場合は、逆止め時及び逆止め以後の「ガタ」や「ガタツキ」が全くない。また、回転軸が糸を巻き取る方向の回転（以下「正回転」という。）に対しては、本件考案の一方向ベアリングの外周も引用考案の一方向クラッチのクラッチケースも、係合を解かれてフリーとなる点で同じである。
以上のとおり、本件考案の爪車１２と引用考案の歯車７とは、機能が同一であるから、構成としても同一というべきである。
２　取消事由２（相違点についての判断の誤り）
審決は、相違点に係る構成について、「当業者がきわめて容易に推考し得ることとはいえない。」（１３頁７行～８行）と判断したが、誤りである。相違点に係る構成は、当業者が、甲第５号証刊行物、実公昭５９－３２２８２号公報（以下「甲第６号証刊行物」という。）、実公昭５５－３２４６３号公報（以下「甲第７号証刊行物」という。）、実公昭５５－３８３７９号公報（以下「甲第８号証刊行物」という。）に示される技術水準の下では、引用考案からきわめて容易に推考することができたものというべきである。
(1)構成について
ア　引用考案及び甲第８号証刊行物記載の考案（以下、これらをまとめて「引用考案等」という。）においては、一方向クラッチがフライヤーの回転軸に一体回転状に嵌合され、回転軸が糸を繰り出す方向の回転（以下「逆回転」という。）に対してはクラッチが係合し、正回転に対してはクラッチの係合が外れて、フリー、すなわち回転軸の回転とは無関係になるように取り付けられている。この係合、離脱の方向は、本件考案と全く同じである。
引用考案等の一方向クラッチの外周（クラッチケース５）には、強弱に調整可能なブレーキ機構と連係する歯車が付いており、まことにスムーズに「グレ釣り」等を楽しめるようになっている。
上記一方向クラッチの作動に興味を持った当業者は、ブレーキ機構があると、引用考案等と同じ考案になるので、ブレーキ機構を取り除き、一方向クラッチだけを残して、スムーズな魚釣りのできるリールとすることはできないかと考えるのは当然である。
しかし、ブレーキ機構を取り外しただけでは、魚が掛かって釣糸が繰り出されるときに暴走してしまうので、この暴走を止める必要がある。暴走を止める手段としては、引用考案等に備わっている「逆止め歯車」をクラッチケースの外周にある歯車の位置に持ってくるのが、引用考案等の中でのこの一方向クラッチを利用した逆転防止機構への変形のための唯一無二の選択であり、この逆止め歯車に逆止め爪を係合させて回転軸の回転を止めるのがごく自然の成行きである。このように、引用考案等を出発点にして、本件考案の方向に向きさえすれば、本件考案の構成となることは、自然の成行きであるから、本件考案は、当業者がきわめて容易に推考し得たものというべきである。イ　前記１で述べたとおり、引用考案の歯車７は、ブレーキ機構を「強」に調整することにより、回転軸を停止させて操作することができる。そして、この場合も、逆止め歯車１８に逆止め爪１９を係合させて回転軸の逆回転を強制的に停止させる場合も、本件考案において、爪車に対し係止爪を係合させて操作する場合に得られる機能と同じである。
このように、本件考案の機能は、引用考案からブレーキ機構を取り外した場合の機能と同じであるから、当業者が、引用考案の逆転防止機能だけに注目して、ブレーキ機構のうち「強」に調整して回転軸を強制的に停止させる機能以外を不要と考えた場合には、引用考案からブレーキ機構を取り外し、更に一方向クラッチのクラッチケース外側に係合嵌着している歯車７を取り外して、その代わりに逆止め歯車１８を回り止め嵌着することは、当然である。ウちなみに、引用例には、「歯車７はクラッチケース５の筒部外周面に同一体に刻設形成するか、又は別途に形成した歯車を一体的に嵌着係合して構成し、」（３欄１８行～２０行）との記載があり、回り止め嵌着（嵌着係合）による歯車７と逆止め歯車の交換の可能性が示唆されている。
(2)機能について
審決は、本件考案が、相違点の構成によって、「逆転止め動作時の空転角を小さくできてフッキング操作を確実に行えると共に、糸フケや釣糸放出時に誤ってベイルが振り落ちることがなく、実用時においてトラブルの発生を防止できる。」、及び「ユニット化した市販の一方向ベアリングをリールの逆転防止として容易に構成できる」という明細書記載の効果を奏すると判断したが、誤りである。本件考案の爪車と、引用考案の逆止め歯車とにおける設置位置の相違は、両者の機能に影響を与えていない。
ア　空転角の大きさについて
本件明細書の「爪車の歯数は、６～８歯で構成されるのが一般的であり、このため、例えば８歯の場合でも、歯と歯間の角度は４５゜と大きく、従って、この爪車と爪部材とが係止して逆転止めするまでの角度、即ち空転角が大きくなり、」（２欄１４行～３欄３行）との記載からみれば、本件考案における「空転角」の定義は、「フライヤーの逆回転に対して、逆転止めを行うとき、その操作を開始してから爪車に爪部材が係合して逆転止めの状態が出来上がるまでに回転軸が回転する角度」である。「空転角」について、爪車に係止爪を係合する時に昀大４５゜の範囲内で生ずる可能性があることは理解できるが、フライヤーを逆転防止状態にした後も昀大４５゜の範囲内で生ずる可能性があるというのは、どのような作用によるものか理解できない。
引用考案の逆止め歯車への逆止め爪の係合は、必ず一方向クラッチとクラッチケースが係合状態のときに行われ、本件考案の爪車への係止爪の係合も、全く同様に一方向ベアリングがその外周（爪車）と係合状態のときに行われる。したがって、本件考案と引用考案における逆転防止機構の係合時の条件は、実質的に同一であり、本件考案の空転角が小さいのであれば、同様の理由で引用考案の空転角も小さいものであるということになる。
イ　空転角が大きいことに起因する問題点と作用効果について本件明細書記載の、空転角が大きいことによる問題点は、ａ．釣り糸を投擲中にベイルが反転してしまうことにより放出中の釣糸が急激に停止させられ、糸切断が起こる。
ｂ．根掛かり等に際し、釣竿を大きくあおったとき、逆転止めの大きな衝撃力によって、爪部材等が損傷する。
ｃ．逆転止め時の空転角が大きく、糸フケが発生しやすい。というものである。
しかし、これらの問題点は空転角とは関係がない。


ａ．の問題は、空転角とは関わりのない、釣糸投擲の技術上の問題であり、適切な釣り糸投擲の作業を行っていれば、このような糸切れの問題は生じない。しかも、フライヤーのガタツキによって、ハンドルにガタを生じ、仕掛け投擲時にベイルが復帰するような魚釣用リールは、市場で探そうとしても、なかなか探せるようなものではなく、甲第５号証刊行物記載の考案のように投擲時のベイルアームの糸巻き位置への反転を起こさない技術もある。
ｂ．の問題は、本来、空転角の問題ではなく、魚釣りの技術上の問題であり、あおっている昀中に逆転止めを係合させるのではなく、あおる前に逆転止めを掛けて力を加減しながら操作すればよい。このことにより、リールを壊すのではなく、むしろ糸切れを起こすように操作することによって、リール破損というような大きな問題を回避できるのである。
ｃ．の問題は、空転角の問題というよりも、むしろ、フライヤーのブレーキ機構が有るか無いかの問題である。例えばスプールの直径が２．５ｃｍの場合、フライヤーが４５゜回転して繰り出される釣糸の長さは、約１ｃｍとなり、釣糸の繰り出し長さは、決して大きなものではなく、糸フケ、すなわち、魚の逸走によりロータが慣性でみだりに回転して糸絡みが生じる等のトラブルの原因となることはない。
したがって、本件考案の構成と目的、作用及び効果の間に因果関係はない。
ウ　その他の作用効果について
被告は、特開平５－３０４８６４（甲第１１号証）において、従来技術の一つとして、本件出願の公開公報を引用し、「前記転がり式一方向クラッチは、ユニットとして組立一体化されているため、設置する回転部材の軸径の大小や設置場所等により制約され、リール形態やリールの大きさ等に容易に対応できないと共にコストも大きい等の欠陥がある。」（【０００３】）と、むしろユニット化を欠陥として捉え、被告自身がその効果を否認しているから、審決の認定した本件考案の一方向ベアリングのユニット化の効果は誤りである。
第４　被告の反論の要点
１　取消事由１（一致点の看過）について
引用考案において、回転軸４（フライヤー３）を逆転防止状態に切り換える機構（逆転防止機構）は、逆止め歯車１８と逆止め爪１９であって、これらは、一方向クラッチ６に隣接して、その動作とのつながりを持たない別系統の機構として、回転軸４に設けられている（引用例の第１図、第２図参照）。この逆転防止機構は、本件考案の従来技術に相当するものである。
引用考案のブレーキ調節機構は、フライヤーの逆回転時における、ブレーキの一定範囲内の強弱の調整を目的とするものであることは明白である。その調整範囲を超えて、フライヤーの回転を停止させるようなブレーキ力を作用させる使用法の記載は、引用例には全くない。万一、この目的に反して、フライヤーの回転を停止する機能が存在すると仮定すると、釣糸が切断してしまう可能性すらある。したがって、ブレーキ調節機構は、前記釣糸の切断事故が生じないように、安全設計上も、強弱の回転制動の範囲内となるように設計されているのであって、フライヤーの回転を停止させるようにはなっていないのである。
このように、引用考案においては、「ブレーキ機構」以外にも、これとは系統の異なる「逆転防止機構」が設けられており、フライヤーの逆回転を防止するのは後者（逆転防止機構）であって、前者（ブレーキ機構）は、後者（逆転防止機構）を作用させないとき、すなわち、フライヤーを逆転可能状態にしたときにのみ、その機能が発揮されるものであって、それ自体には、フライヤーの逆転を防止する機能はない。
したがって、引用考案の歯車と、本件考案の爪車は、構成が異なるのはもちろん、機能も異なるのである。
２　取消事由２（相違点についての判断の誤り）について
(1)構成について
ア　引用考案は、フライヤーに対して逆転防止機構を使用せず、フライヤーを正逆回転可能な状態で魚釣りを行う際に、フライヤーの逆回転時における糸フケ現象を防止するために、フライヤーの逆回転時（魚の逸走時）に、フライヤーに対してブレーキを作用して制動力を加えるように構成したものである。そして、一方向クラッチ６の外周に連係するブレーキ機構を設けることは、引用考案の目的を達成するためには必須の構成であるから、当業者が、これを除去し、しかも、その位置にブレーキ機構と全く関係のない「逆転防止機構の逆止め爪」を設けるという構成に想到することはできない。
さらに、引用考案の技術思想は、フライヤーの逆回転時にフライヤーの回転にブレーキ力を与えるブレーキ機構を主題としたものである。このことは、引用考案からブレーキ機構を除去するということに想到することを阻害する要因である。
イ　引用考案のブレーキ機構は、もともとフライヤーをロックするための逆転防止機構を使用しない場合に、フライヤーの逆回転ができるようにした状態で、それに作用するブレーキ力を釣魚の状況に合わせて釣り人の手指により強弱調節できるようにしたものであるから、回転を強制的に停止させて操作することは全く想定されていない。したがって、引用考案の下では、ブレーキ機構を除去して逆転防止機構の爪車を設ける着想はあり得ない。
(2)　機能について
ア　本件明細書（甲第３号証）の第２図に示すように、爪車１２と係止爪１３による逆転防止機構では、係止爪１３が係合する爪車１２の歯と歯の間の間隔によって、必ず「空転角」が生じ、その間隔分だけフライヤーが逆転方向にガタついてしまう。この「ガタツキ」は、フッキングする際に顕著に現われ、また、仕掛けを投擲する場合にフライヤーに回動可能に支持されたベールを反転させて釣糸放出状態にして釣竿を振り下ろした際、反転状態にあるベールを釣糸巻取状態に復帰させる原因にもなる。原告は、仕掛け投擲時にベイルを安定して保持していればよいと主張をするが、このような操作を行なう釣人は皆無であると断言でき、非常識な主張でしかない。ベイルが釣糸投擲時の慣性力によって復帰してしまうことは、例えば実公平６－３３８２９号公報（乙第３号証）にあるように周知である。イ　また、爪車と爪による逆転防止機構の場合、仕掛け投擲後、釣糸は、釣糸案内用のローラを介して、ある程度の張力をもって放出された状態にあるが、フライヤーが逆転方向にガタつくと、張力が緩んでラインローラから離間してしまい、これが糸フケ（釣糸が緩んでしまう現象、すなわちフワッとした糸緩み）の生じる原因となるのである。この糸フケは、原告主張に係る「糸フケ」、すなわち、フライヤーを逆転可能状態にしたときに魚の逸走によって生じるものとは全く異なる概念であり、これらを混同すべきではない。
ウ　本件考案は、爪車式の「逆転防止機構」にさらに「一方向ベアリング」を複合的に組み合せた装置とすることによって、フライヤーの逆転防止切換え状態後の「空転角」が小さくなるという作用効果を奏する。なお、本件考案の場合、係止爪の係合位置によっては、昀初の逆回転時においてのみガタツキが生じる場合もあり得るが、その後は一方向クラッチによって逆転防止状態となり、空転角は小さくなるのである。


そして、これにより、フッキング操作を確実に行うことができ、仕掛け投擲時に、ベールが釣糸巻取状態に誤復帰することがなくなり、上記のような原因で生じる「糸フケ」が防止され、さらには、爪車と一方向ベアリングとの両方により釣糸からの負荷を分担することができて強度上のトラブルも発生しにくい、との作用効果を奏する。
このような作用効果は、引用考案に用いられている逆止め歯車１８と逆止め爪１９で構成される逆転防止機構では、得られない。エ　一方向ベアリングは、様々な分野のクラッチ機構に適用されている製品であり、ユニット化されて市販されているものである。本件考案は、このようなユニット化されている一方向ベアリングを組み込むことで、逆転防止装置を容易に構築することができるのである。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（一致点の看過）について
(1)　甲第４号証によれば、引用考案においては、一方向ベアリングの外周であるクラッチケースの外側に歯車７が設けられていることが認められる。しかし、本件考案は、一方向ベアリングの外周に嵌着した爪車について、「上記爪車に係止爪を係合状態と離脱状態の夫々に切替え保持した」ものであるから、仮に、上記歯車７が本件考案の「爪車」であるとするならば、引用考案には、「上記歯車に係止爪を係合状態と離脱状態の夫々に切替え保持した」との構成がなければならない。ところが、甲第４号証によれば、引用考案の上記歯車７には、歯車８が噛み合っているのみであって、「係止爪」を「係合状態」と「離脱状態」に切替え保持される構成は存在しないことが認められる。(2)原告は、引用考案の歯車７は、ブレーキ機構を「強」に調整する事により、歯車８によって「係止」される点で、本件考案の爪車が係止爪によって係止される関係と同じであるなどとして、本件考案の爪車１２と引用考案の歯車７とは、機能が同一であるから、構成としても同一というべきであると主張する。しかし、引用考案の「歯車７」に「係止爪」を「係合状態」と「離脱状態」に切替え保持したという構成がない以上、原告主張に係る機能のいかんにかかわらず、この点の構成を同一ということはできない。原告の主張は採用することができない。２　取消事由２（相違点についての判断の誤り）について(1)　甲第４号証によれば、引用例には、「フライヤーを一体回転状に固着した回転軸にクラッチケースを遊転可能に嵌着し、そのクラッチケース内にフライヤーの逆回転時のみ前記クラッチケースを連係回転させるクラッチを取付けると共に、クラッチケースの外側には歯車を設け、且前面板上には前記歯車と噛合する歯車を回転自在に軸支すると共に、該歯車に強弱調節自在な摩擦手段を設けた」（実用新案登録請求の範囲）、「回転軸４が正回転した場合、・・・クラッチケース５は回転せず、そのままの状態を維持する。逆に、回転軸４が逆回転した場合、・・・クラッチケース５も回転軸４の回転方向に連係回路することになる。」（３欄６行～１７行）、及び「クラッチ６は図面の形態に限定されるものではなく、要はフライヤーの逆回転時にのみ歯車７を逆回転させる一方向クラッチであればよい。」（４欄７行～１０行）という審決摘記の記載があることが認められ、これらの記載によれば、引用考案においては、クラッチケースの外側に設けられた歯車が回転することにより摩擦力が与えられブレーキ作用をなすこと、このブレーキ作用は回転軸が正回転するときには生じず、逆回転時にのみ生じること、このように逆回転時にのみ生じるというブレーキ作用の一方向性は、一方向クラッチ（一方向ベアリング）によりもたらされていることが認められる。また、甲第４号証によれば、引用例には、「図中、１８は逆止め歯車、１９は逆止め爪、２０は摺動杆、２１は逆止め爪１９を逆止め歯車１８に対して強制的に係脱するカム」（４欄３行～５行）として図面が記載されていることが認められ、この記載によれば、引用考案における逆止め歯車１８は、一方向クラッチに隣接して回転軸に一体回転状に嵌着しており、クラッチケースの回転とは無関係に、回転軸とともに回転し、逆止め爪１９によって、回転軸の正回転を許容し、逆回転を阻止するものであることが認められる。以上のとおり、引用考案において、一方向クラッチは、ブレーキ作用に一方向性をもたらすことに技術的意義があり、逆止め歯車１８に一方向クラッチによる一方向性の回転が伝えられることはないから、一方向クラッチによる一方向性の回転と逆止め歯車１８は、技術的に関連していない。
そうである以上、当業者が、引用考案において、逆止め歯車１８を、一方向クラッチによる一方向性の回転とは無関係の位置から、上記回転が伝わる位置であるクラッチケースの外周に移動させたうえで回り止め嵌着することに、きわめて容易に想到することができたということはできない。


(2)　原告は、引用考案のブレーキ機構を取り除くとともに、それだけでは魚が掛かって釣糸が繰り出されるときに暴走してしまうので、この暴走を止める手段としては、引用考案等に備わっている「逆止め歯車」をクラッチケースの外周にある歯車の位置に持ってくるのが、引用考案等の中でのこの一方向クラッチを利用した逆転防止機構への変形のための唯一無二の選択であると主張する。しかし、引用考案においては、前示のとおり一方向クラッチはブレーキ作用に一方向性をもたらすことに技術的意義があるのであるから、ブレーキ機構を取り除いた際には、一方向クラッチの技術的意義も失われるのであって、そもそも一方向クラッチを残しておく理由はないというべきである。のみならず、引用発明の逆止め歯車１８と逆止め爪１９には、回転軸の正回転を許容し、逆回転を阻止するという一方向性の作用がもともと備わっているのであるから、これに同じく一方向性を有する一方向クラッチを組み合わせなければならない理由を、引用例から見出すことはできない。すなわち、引用考案からブレーキ機構を取り除いても、逆止め歯車１８と逆止め爪１９により逆回転を防止することができるのであるから、これをわざわざ別の場所に移設する動機はない。(3)　また、原告は、当業者が、引用考案の逆転防止機能だけに注目して、ブレーキ機構のうち「強」に調整して回転軸を強制的に停止させる機能以外を不要と考えた場合には、引用考案からブレーキ機構を取り外し、更に一方向クラッチのクラッチケース外側に係合嵌着している歯車７を取り外して、その代わりに逆止め歯車１８を回り止め嵌着することは、当然であると主張する。甲第４号証によれば、引用例には、「この考案はフライヤーのブレーキ機構に関し、その目的とする処はフライヤーの逆回転時に於ける回転に弱から強までの範囲内でブレーキ力を調整することが出来るようにしたもので、それにより釣糸がフケるのを防止したものである。」（１欄３０行～３４行）、「グレ釣りの如き魚とのやり取り操作が多い釣りでは、逆止め機構を使用せず、フライヤーが正・逆回転可能な状態で釣魚を行なうもので、掛った魚の逸走等によって釣糸が繰り出されるフライヤーの逆回転時、その回転にブレーキが作用しないと、・・・釣魚に支障をきたすといった不具合を生じている。」（１欄下から３行～２欄６行）との記載があることが認められ、これらの記載によれば、ブレーキ機構が作用している場合、逆止め歯車１８と逆止め爪１９とは使用されておらず、フライヤーは正・逆回転可能であって、ブレーキ機構は、正・逆回転ができる限度で弱から強までブレーキ力を調整することができるものであることが認められる。そうである以上、原告の主張するように「回転軸を強制的に停止させる機能」だけにしてしまっては、逆回転が全く不可能になるから、「正・逆回転ができる限度で弱から強までブレーキ力を調整する」というブレーキ機構の機能が全く失われてしまい、ブレーキ機構の意味をなさないから、当業者が、そのようなを「回転軸を強制的に停止させる機能」以外を不要と考えるものとは認められない。そもそも、前示のとおり、「回転軸を強制的に停止させる機能」は、引用発明の逆止め歯車１８と逆止め爪１９に、もともと備わっているのであるから、ブレーキ機構に、同じ機能を求めることは重複であって、そのような動機が存在するものとは認められないのである。
(4)　原告は、引用例には、「歯車７はクラッチケース５の筒部外周面に同一体に刻設形成するか、又は別途に形成した歯車を一体的に嵌着係合して構成し、」（３欄１８行～２０行）との記載があり、歯車７と逆止め歯車の交換の可能性が示唆されていると主張する。しかし、上記記載は、歯車７の製造方法についてのものであり、「別途に形成された歯車」が逆止め歯車１８を意味するものではないことは、記載自体から明らかである。原告の主張は、失当である。(5)　原告は、本件考案の爪車と、引用考案の逆止め歯車との設置位置の相違は、両者の機能に影響を与えていないと主張する。
しかし、甲第３、第４号証によれば、引用考案においては、逆止め歯車１８が逆止め爪１９により係止された後にも、回転軸が正回転した際に逆止め歯車１８も回転してしまい、逆止め歯車１８と逆止め爪１９の係止状態が維持できなくなって空転角が発生するのに対し、本件考案では一方向ベアリングの作用により、回転軸が正回転した際にも爪車が回転しないため、爪車と係止爪の係止状態が維持され、空転角が小さくなることが明らかである。
そうである以上、本件考案は、相違点に係る構成によって、「逆転止め動作時の空転角を小さくできてフッキング操作を確実に行えると共に、糸フケや釣糸放出時に誤ってベイルが振り落ちることがなく、実用時においてトラブルの発生を防止できる。」（審決書１３頁１０行～１３行）との特有の効果を奏することもまた、明らかである。
この点に関して、原告は、ａ．釣糸放出時にベイルが反転して糸切断が起こるとの点は、適切な釣り糸投擲の作業を行っていれば、このような糸切れの問題は生じないし、糸切れの問題を起こさない技術もある、ｂ．根掛かり等に際し、釣竿を大きくあおったとき、逆転止めの大きな衝撃力によって、爪部材等が損傷するとの問題は、魚釣りの技術上の問題であり、あおる前に逆転止めを掛けて力を加減しながら操作すれば解決できる、ｃ．逆転止め時の空転角による釣糸の繰り出し長さは、決して大きなものではない、と主張する。しかし、魚釣りをする者の中には、未熟、不注意等の理由により、原告の主張するような適切な釣り糸投擲、魚釣りの技術上の操作を行わない者が存在し得ること、及び、空転角による釣糸の繰り出し長さが短ければ一層良いことは自明であり、また、仮に、問題を回避できる技術が他にもあるとしても、そのことにより本件考案の作用効果がなくなる筋合いのものではないから、仮に、原告の上記主張が正しいとしても、そのことにより、本件考案の前記作用効果を否定することはできない。
前記作用効果が認められる以上、その他の作用効果の有無にかかわらず、本件考案の爪車と、引用考案の逆止め歯車との設置位置の相違が両者の機能に影響を与えていないという原告の主張は、採用することができない。(6)　甲第５ないし第８号証（甲第５ないし第８号証刊行物）によっても、これらの刊行物に相違点に係る構成をとることが記載ないし示唆されていると認めることはできないから、これらの刊行物の記載は以上の認定判断を左右するに足りるものではない。
３　以上のとおりであるから、原告主張の取消事由はいずれも理由がなく、その他審決にはこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。
第６　よって、本訴請求を棄却することとし、訴訟費用の負担及び上告及び上告受理の申立てのための付加期間の付与について行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条、９６条２項を適用して、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第６民事部
裁判長裁判官    　山　　下　　和　　明
裁判官　　   山　　田　　知　　司


主文
１原判決のうち保険金請求に関する部分を破棄する。２前項の部分につき本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。
３上告人のその余の上告を却下する。
４前項に関する上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人飯田泰啓の上告受理申立て理由について
１本件は，上告人が，被上告人に対し，自動車保険契約に基づく車両保険金の支払等を求める事案である。
２原審の確定した事実関係の概要は，次のとおりである。(1)上告人は，普通自家用自動車（以下「本件車両」という。）を所有していた。被上告人は，損害保険業を目的とする株式会社である。(2)上告人は，平成１４年７月２３日，被上告人との間で，①被保険自動車を本件車両，②車両の協定保険価額を１０５万円，③保険期間を平成１４年７月２７日から平成１５年７月２７日までとする自動車保険契約（以下「本件保険契約」という。）を締結した。本件保険契約に適用される保険約款第４章（車両保険）第１節（車両条項）第１条には「当会社は，衝突，接触，墜落，転覆，物の飛来，物の落下，火災，爆発，盗難，台風，こう水，高潮その他偶然な事故によって保険証券記載の自動車（以下「被保険自動車」といいます。）に生じた損害に対して，この車両条項および一般条項に従い，被保険自動車の所有者（以下「被保険者」といいます。）に保険金を支払います。」との条項（以下「本件条項」という。）がある。また，上記約款第４章第１節第３条には，被上告人は，保険契約者，被保険者等の故意によって生じた損害に対しては，保険金を支払わない旨の条項（同条(1)(イ)）がある。
(3)平成１５年７月１０日ころ，本件車両の前後部，両側面に引っかき傷が付けられるという事故（以下「本件事故」という。）が発生した。３原審は，概要次のとおり判断して，上告人の保険金請求を棄却すべきものとした。
本件条項に基づき車両保険金の支払を請求する者は，発生した事故が偶発的な事故であることについて主張，立証すべき責任を負うものと解するのが相当である。なぜなら，本件条項に基づく車両保険金の支払事由は「偶然な事故」とされているのであるから，発生した事故が偶発的な事故であることが保険金請求権の成立要件であるのみならず，そのように解さなければ，保険金の不正請求が容易となるおそれが増大する結果，保険制度の健全性を阻害し，ひいては誠実な保険加入者の利益を損なうおそれがあるからである。上記約款第４章第１節第３条の条項は，車両保険金が支払われない場合を確認的注意的に規定したものにとどまり，被保険者の故意により車両保険金の支払事由に該当したことの主張立証責任を保険者に負わせたものではないと解すべきである（最高裁平成１０年（オ）第８９７号同１３年４月２０日第二小法廷判決・民集５５巻３号６８２頁参照）。そして，本件事故が偶発的な事故であることについての立証はない。
４しかしながら，原審の上記判断は是認することができない。その理由は，次のとおりである。
商法６２９条が損害保険契約の保険事故を「偶然ナル一定ノ事故」と規定したのは，損害保険契約は保険契約成立時においては発生するかどうか不確定な事故によって損害が生じた場合にその損害をてん補することを約束するものであり，保険契約成立時において保険事故が発生すること又は発生しないことが確定している場合には，保険契約が成立しないということを明らかにしたものと解すべきである。同法６４１条は，保険契約者又は被保険者の悪意又は重過失によって生じた損害については，保険者はこれをてん補する責任を有しない旨規定しているが，これは，保険事故の偶然性について規定したものではなく，保険契約者又は被保険者が故意又は重過失によって保険事故を発生させたことを保険金請求権の発生を妨げる免責事由として規定したものと解される。
本件条項は，「衝突，接触，墜落，転覆，物の飛来，物の落下，火災，爆発，盗難，台風，こう水，高潮その他偶然な事故」を保険事故として規定しているが，これは，保険契約成立時に発生するかどうか不確定な事故をすべて保険事故とすることを分かりやすく例示して明らかにしたもので，商法６２９条にいう「偶然ナル一定ノ事故」を本件保険契約に即して規定したものであり，他方，前記約款第４章第１節第３条の条項は，保険契約者，被保険者等が故意によって保険事故を発生させたことを，同法６４１条と同様に免責事由として規定したものというべきである。本件条項にいう「偶然な事故」を，同法６２９条にいう「偶然ナル」事故とは異なり，保険事故の発生時において事故が被保険者の意思に基づかないこと（保険事故の偶発性）をいうものと解することはできない。
したがって，車両の表面に傷が付けられたことが保険事故に該当するとして本件条項に基づいて車両保険金の支払を請求する者は，事故の発生が被保険者の意思に基づかないものであることについて主張，立証すべき責任を負わないというべきである。原審の引用する前記平成１３年４月２０日第二小法廷判決は，傷害保険についてのものであり，本件とは事案を異にする。
５以上と異なる原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり，原判決のうち保険金請求に関する部分は破棄を免れない。そして，同部分につき，免責事由の有無等について更に審理を尽くさせるため，本件を原審に差し戻すこととする。
なお，上告人は，保険金請求を除く請求（弁護士費用相当額の請求及び使用者責任に基づく損害賠償請求）に関する上告については上告受理申立て理由を記載した書面を提出しないから，同請求に関する上告はこれを却下することとする。よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。(裁判長裁判官上田豊三裁判官   濱田邦夫裁判官藤田宙靖   裁判官堀籠
幸男）


平成九年(ワ)第一二一九一号商標権侵害差止等請求事件
（口頭弁論終結の日　平成一二年八月二四日）
判　　      　決
原　　　　　　　告　　　　株式会社ツクダオリジナル
右代表者代表取締役　      　【Ａ】
右訴訟代理人弁護士   　     稲　　元　　富　　保
右補佐人弁理士              【Ｂ】
被　　      　告        　　株式会社ラナ
右代表者代表取締役     　　【Ｃ】
被　　      　告        　　【Ｃ】
右両名訴訟代理人弁護士      山　　崎　　正　　俊
右両名補佐人弁理士　        【Ｄ】
主        　　　文
一　被告株式会社ラナは、別紙物件目録（二）ないし（八）記載の各商品の包装容器に別紙被告標章目録（一）ないし（五）記載の各標章を付したものを輸入し、販売し、引き渡し、販売若しくは引き渡しのために展示してはならない。二　被告株式会社ラナは、原告に対し、金五七〇万円及びこれに対する平成九年六月二六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。三　原告の被告株式会社ラナに対するその余の請求及び被告【Ｃ】に対する請求を棄却する。
四　訴訟費用は、原告に生じた費用の二分の一と被告株式会社ラナに生じた費用を同被告の負担とし、原告に生じたその余の費用及び被告【Ｃ】に生じた費用を原告の負担とする。
五　この判決は、第一、二項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
第一　原告の請求
一　主文第一項と同旨。
二　被告株式会社ラナは、別紙物件目録（二）ないし（八）記載の各商品を輸入し、販売し、引き渡し、販売若しくは引き渡しのために展示してはならない。三　被告らは、原告に対し、連帯して金一一四〇万円及びこれに対する平成九年六月二六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二　事案の概要
本件は、原告が被告株式会社ラナ（以下「被告会社」という。）に対し、被告会社が輸入し国内で販売する別紙物件目録（二）ないし（八）記載の回転式立体組合せ玩具（以下、「被告商品」と総称することがある。）は、原告が製造販売し、その形態が原告の商品であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されている別紙物件目録（一）記載の回転式立体組合せ玩具（以下「原告商品」という。）と形態が類似し、原告商品と混同を生じさせており、被告会社による被告商品の輸入、販売は不正競争防止法二条一項一号に該当する不正競争行為であるとして、右行為の差止め及び損害賠償を求め、また、被告会社が被告商品に付した別紙被告標章目録（一）ないし（五）記載の標章（以下、「被告標章」と総称することがある。）が、おもちゃ等を指定商品とする原告の登録商標と類似しており、商標権侵害に当たるとして、当該標章の使用の差止め及び損害賠償を求め、併せて、被告会社の代表者である被告【Ｃ】（以下「被告【Ｃ】」という。）に対し、被告【Ｃ】はその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があったとして、商法二六六条の三第一項に基づき、被告会社と連帯して損害賠償金を支払うことを求めた事案である。
一　当事者間に争いのない事実
１　当事者
原告は、玩具の製造、販売等を業とする株式会社であり、被告会社は、玩具の販売等を業とする株式会社であり、被告【Ｃ】は、被告会社の代表者である。
２　原告の有する商標権
原告は、次の商標権を有する（以下、合わせて「本件商標権」といい、その商標を「本件登録商標」という。個別にいうときは、左の番号に合わせて「商標権①」、「登録商標①」のように記載する。）。
①登録番号第二一三二五五三号の商標権
登録年月日　平成元年四月二八日
商品区分　　第二四類（平成三年政令第二九九号による改正前の商標法施行令第一条別表による区分。以下、同様である。）
指定商品　　おもちゃ、その他本類に属する商品
商標　　　　別紙原告商標目録（一）記載のとおり。
②登録番号第八八三二〇八号の商標権
登録年月日　昭和四五年一二月一一日
商品区分　　第二四類
指定商品　　おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機（電気蓄音機を除く）レコード、これらの部品及び附属品商標　　　　別紙原告商標目録（二）記載のとおり。
３　被告会社による標章の使用等


（一）被告会社は、平成六年九月ころから、別紙物件目録（二）（三）記載の各商品（以下、それぞれ「イ号商品」「ロ号商品」という。）の包装容器に、別紙被告標章目録（一）記載の標章（以下「イ号標章」という。）を付して、販売していた（現在もイ号標章を使用しているかについては、争いがある。）。（二）被告会社は、平成八年一二月、別紙物件目録（四）記載の商品（以下「ハ号商品」という。）の包装容器に、イ号標章を付して、販売していた（販売を開始した時期がいつか、現在もイ号標章を使用しているかについては、争いがある。）。（三）被告会社は、平成七年一月、別紙物件目録（五）記載の商品（以下「ニ号商品」という。）の包装容器に、別紙被告標章目録（二）記載の標章（以下「ロ号標章」という。）を付して、販売していた（販売を開始した時期がいつか、現在もロ号標章を使用しているかについては、争いがある。）。（四）被告会社は、平成六年一二月、別紙物件目録（六）記載の商品（以下「ホ号商品」という。）の包装容器に、別紙被告標章目録（三）記載の標章（以下「ハ号標章」という。）を付して、販売していた（販売を開始した時期がいつか、現在もハ号標章を使用しているかについては、争いがある。）。（五）被告会社は、平成九年一月ころから、別紙物件目録（七）記載の商品（以下「ヘ号商品」という。）の包装容器に、別紙被告標章目録（四）記載の標章（以下「ニ号標章」という。）を付して、販売していた（現在もニ号標章を使用しているかについては、争いがある。）。
（六）被告会社は、平成九年二月、別紙物件目録（八）記載の商品（以下「ト号商品」という。）の包装容器に、別紙被告標章目録（五）記載の標章（以下「ホ号標章」という。）を付して、販売していた（販売を開始した時期がいつか、現在もホ号標章を使用しているかについては、争いがある。）。
４　本件登録商標と被告標章との類否
（一）イ号標章は「ＭＡＧＩＣ　ＣＵＢＥ」という文字標章であり、これは「マジックキューブ」の称呼を生じるものであるから、イ号標章は本件登録商標①と類似する。
（二）ロ号標章は「ミニマジックキューブ」という文字標章であり、「ミニ」の部分に自他商品識別力はなく、その要部は「マジックキューブ」の部分にあり、これは「マジックキューブ」の称呼を生じるものであるから、ロ号標章は本件登録商標①と類似する。
（三）ハ号標章は「ＭＩＮＩＭＡＧＩＣＣＵＢＥ」という文字標章であり、「ＭＩＮＩ」の部分に自他商品識別力はなく、その要部は「ＭＡＧＩＣＣＵＢＥ」の部分にあり、これは「マジックキューブ」の称呼を生じるものであるから、ハ号標章は本件登録商標①と類似する。
（四）ニ号標章は「ＣＵＢＥ」という文字標章であり、これは「キューブ」との称呼を生じるものであるから、ニ号標章は本件登録商標②と類似する。（五）ホ号標章は「ミニキューブ」という文字標章であり、「ミニ」の部分に自他商品識別力はなく、その要部は「キューブ」の部分にあり、これは「キューブ」の称呼を生じるものであるから、ホ号標章は本件登録商標②と類似する。
５　本件商品の具体的構成態様
（一）原告商品
原告商品は、約五・六センチメートル×五・六センチメートル×五・六センチメートルの正六面体であり、六面体の各面の九つのブロックは、それぞれ約一・八センチメートル×一・八センチメートルの正方形であり、六面体の各面には、各ブロックごとに、青色、黄色、赤色、橙色、白色、緑色の着色が施されている。
（二）被告商品
（１）イ号商品及びヘ号商品は、約五・六センチメートル×五・六センチメートル×五・六センチメートルの正六面体であり、六面体の各面の九つのブロックは、それぞれ約一・八センチメートル×一・八センチメートルの正方形であり、六面体の一面には全体にウルトラマンの絵柄がその背景とともに描かれ、他の五面には各ブロックごとに、青色、緑青色、薄紫色、橙色、黄色の着色が施されるとともに、各ブロックごとにウルトラマン怪獣及びウルトラマンの絵柄が描かれている。（２）ロ号商品は、約五・六センチメートル×五・六センチメートル×五・六センチメートルの正六面体であり、六面体の各面の九つのブロックは、それぞれ約一・八センチメートル×一・八センチメートルの正方形であり、六面体の一面には全体にマリンジャンボの絵柄がその背景とともに描かれ、他の五面には各ブロックごとに、淡青色、橙色、黄色、緑色、白色の着色が施されるとともに、各ブロックごとに海洋生物の絵柄又は「ＡＮＡ」の文字が描かれている。（３）ハ号商品は、約五・六センチメートル×五・六センチメートル×五・六センチメートルの正六面体であり、六面体の各面の九つのブロックは、それぞれ約一・八センチメートル×一・八センチメートルの正方形であり、六面体の一面には全体にウルトラマンティガの絵柄が黄色の背景色で描かれ、他の五面には各ブロックごとに、紫色、水色、桃色、淡緑色、橙色の着色が施されるとともに、各ブロックごとにウルトラマン怪獣及びウルトラマンティガの絵柄が描かれている。（４）ニ号商品は、約三・〇センチメートル×三・〇センチメートル×三・〇センチメートルの正六面体であり、六面体の各面の九つのブロックは、それぞれ約一・〇センチメートル×一・〇センチメートルの正方形であり、六面体の各面には、各ブロックごとに、青紫色、黄色、淡赤色、橙色、白色、緑色の着色が施されている。


（５）ホ号商品は、約三・〇センチメートル×三・〇センチメートル×三・〇センチメートルの正六面体であり、六面体の各面の九つのブロックは、それぞれ約一・〇センチメートル×一・〇センチメートルの正方形であり、六面体の一面には全体にウルトラマンの絵柄がその背景とともに描かれ、他の五面には各ブロックごとに青色、緑青色、薄紫色、橙色、黄色の背景色が施されるとともに各ブロックごとにウルトラマン怪獣及びウルトラマンの絵柄が描かれている。（６）ト号商品は、約三・〇センチメートル×三・〇センチメートル×三・〇センチメートルの正六面体であり、六面体の各面の九つのブロックは、それぞれ約一・〇センチメートル×一・〇センチメートルの正方形であり、六面体の一面には全体にウルトラマンティガの絵柄が黄色の背景色で描かれ、他の五面には各ブロックごとに水色、赤色、桃色、淡紫色、淡緑色の着色が施されるとともに各ブロックごとにウルトラマン怪獣及びウルトラマンティガの絵柄が描かれている。
６　原告商品と被告商品との商品形態の対比
（一）原告商品とイ号商品・ヘ号商品
両者は、いずれも回転式立体組合わせ玩具であって、玩具としてみた場合に回転により各ブロックの移動が可能な立体色合わせパズルである点や、六面体の大きさ、各ブロックの大きさ、少なくとも五面は異なる色で着色されて他の面と区別できる点で同一である。両者の差異点は、原告商品は六面体の各面が異なる色の一色であるのに対し、イ号商品・ヘ号商品は六面体の一面にウルトラマンの絵柄が描かれ、他の五面に異なるウルトラマン怪獣及びウルトラマンの絵柄も描かれている点である。
（二）原告商品とロ号商品
両者は、いずれも回転式立体組合わせ玩具であって、玩具としてみた場合に回転により各ブロックの移動が可能な立体色合わせパズルである点や、六面体の大きさ、各ブロックの大きさ、少なくとも五面は異なる色で着色されて他の面と区別できる点で同一である。両者の差異点は、原告商品は六面体の各面が異なる色の一色であるのに対し、ロ号商品は六面体の一面にマリンジャンボの絵柄が描かれ、他の五面に異なる海洋生物の絵柄や「ＡＮＡ」の文字も描かれている点である。
（三）原告商品とハ号商品
両者は、いずれも回転式立体組合わせ玩具であって、玩具としてみた場合に回転により各ブロックの移動が可能な立体色合わせパズルである点や、六面体の大きさ、各ブロックの大きさ、少なくとも五面は異なる色で着色されて他の面と区別できる点で同一である。両者の差異点は、原告商品は六面体の各面が異なる色の一色であるのに対し、ハ号商品は六面体の一面にウルトラマンティガやウルトラマン怪獣の絵柄も描かれている点である。
（四）原告商品とニ号商品
両者は、いずれも回転式立体組合わせ玩具であって、玩具としてみた場合に回転により各ブロックの移動が可能な立体色合わせパズルである点や、六面体の各面が異なる色で着色されて他の面と区別できる点で同一である。両者の差異点は、原告商品の大きさに比べてニ号商品の大きさが約二分の一の縮尺である点である。
（五）原告商品とホ号商品
両者は、いずれも回転式立体組合わせ玩具であって、玩具としてみた場合に回転により各ブロックの移動が可能な立体色合わせパズルである点や、六面体の各面が異なる色で着色されて他の面と区別できる点で同一である。両者の差異点は、原告商品の大きさに比べてホ号商品の大きさが約二分の一の縮尺である点や、原告商品は六面体の各面が異なる色の一色であるのに対し、ホ号商品は六面体の一面にウルトラマンの絵柄が描かれ、他の五面に異なるウルトラマン怪獣及びウルトラマンの絵柄も描かれている点である。
（六）原告商品とト号商品
両者は、いずれも回転式立体組合わせ玩具であって、玩具としてみた場合に回転により各ブロックの移動が可能な立体色合わせパズルである点や、六面体の各面が異なる色で着色されて他の面と区別できる点で同一である。両者の差異点は、原告商品の大きさに比べてト号商品の大きさが約二分の一の縮尺である点や、原告商品は六面体の各面が異なる色の一色であるのに対し、ト号商品は六面体の一面にウルトラマンティガの絵柄が描かれ、他の五面に異なるウルトラマン怪獣及びウルトラマンティガの絵柄も描かれている点である。
７　被告会社の純利益額
被告会社が、被告商品の販売等によって得た純利益の金額は、五七〇万八四五三円である。
二　本件における争点
１　原告商品の形態は、原告の商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているか。
２　被告商品は原告商品と類似し、原告商品と混同を生じさせているか。３　被告標章の使用は、原告の本件商標権を侵害するか。４　原告が被告会社に対して被告製品の販売等を許諾していたか。５　被告【Ｃ】は、商法二六六条の三第一項に基づく責任を負うか。６　原告の被った損害額。
三　争点についての当事者の主張
１　争点１（原告商品形態の周知商品等表示該当性）について
（原告の主張）
（一）原告商品の形態の特徴


原告商品の形態は、六面体であり、その各面が九つのブロックに区分され、各面ごとに他の面と区別可能な外観を呈していることを基本的構成態様とし、六面体の大きさは、約五・六センチメートル×五・六センチメートル×五・六センチメートルの正六面体であり、六面体の各面の九つのブロックは、それぞれ約一・八センチメートル×一・八センチメートルの正方形であり、六面体の各面には、各ブロックごとに、青色、黄色、赤色、橙色、白色、緑色の着色が施されていることを具体的構成態様とするものである。こうした原告商品の基本的構成態様及び具体的構成態様は、それまでに販売されていた回転式立体組合せ玩具にはない特異な形態であり、原告の商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている。なお、六面体であり、各面が九つのブロックに区分された外観を有する回転式立体組合せ玩具自体は、昭和五一年当時に考案されていた（特開昭五三ー四六八三三号）が、現実に商品として販売されていたことはないし、原告商品が販売され周知性を獲得した当時において、「六面体であり、その各面が九つのブロックに区分された」形態の回転式組合せ玩具は、第三者からも販売されていなかった（当時、いわゆる海賊版に対しては、不正競争防止法による仮処分申請が認められていた。）。なお、被告らは、原告商品の基本的構成態様のように、「六面体であり、その各面が九つのブロックに区分された」形態にすることは、回転式立体組合せ玩具の必須の技術的機能に由来するものであると主張するが、回転式立体組合せ玩具の形態としては、①「六面体であり、各面を四つのブロックに分割したもの」（乙二、四、七、甲一一の３～５）、②「六面体であり、うち四面を六つのブロック、残り二面を九つのブロックに分割したもの」（乙五）、③「六面体であり、各面を二五のブロックに分割したもの」（乙六）、④「六面体であり、各面を一六のブロックに分割したもの」（乙七）、⑤「球体であり、これを八つのブロックに分割したもの」（乙七）、⑥「球体であり、これを二六のブロックに分割したもの」（乙一四）などがあり、こうしたことからすれば、回転式立体組合せ玩具において、「六面体であり、各面が九つのブロックに区分された」形態にすることが、回転式立体組合せ玩具の必須の技術的機能に由来するものとはいえない。また、被告らは、特許庁においても六面体を九ブロックに分割することが技術的必然性に基づきまたはありふれた形状ないし態様であると認めていると主張し、乙一二、一五を提出するが、乙一二は回転式立体組合せ玩具の一つである原告商品形態の意匠公報であり、乙一五は個々のブロックがばらばらになる組み立て色合わせパズル遊戯具の意匠公報であって、そもそもパズルの種類が異なっているのであるから、これらが登録されたとしても原告の主張と矛盾しない。
（二）商品表示としての周知性
以下のとおり、原告商品の右形態は、商品表示として玩具業界及び一般消費者の間で周知となり、その周知性は現在でも維持されている。（１）原告商品は、昭和五五年七月二五日にその発売を開始し（甲一〇の１、２、一二の１、２）、発売開始以来、百貨店、専門店を問わず売れ、各地で品切れ店、品薄店が続出する（甲一二の２～１０）など、同年一〇月末までに三五万個を販売し（甲一〇の４）、週刊玩具通信という業界紙における昭和五五年度の玩通おもちゃ大賞のヒット作品部門大賞に選ばれた（甲一二の１１）。例えば、三越日本橋本店、東武百貨店池袋店、西武百貨店池袋店、京王百貨店新宿店、小田急百貨店町田店、おもちゃのポニー中野店、高島屋横浜店、林屋人形店川崎店、トイショップヨシオカヤ上福岡店、柏そごう、桃太郎宇都宮店、愛知豊明ドリームランド、アサヒトーイシーモール下関店、仙台サニーランド、札幌そごう、丸井今井札幌本店、おもちゃの専門店ほんま浦河店等で週間売上ベストセラー商品になり（甲一二の６～１４）、同様に数多くの百貨店、専門店において今後の期待商品と位置付けられた（甲一二の６～１４）。
（２）昭和五五年一一月以降も原告商品はヒットを続け、相変わらずの品切れ、品薄状態が続き（甲一二の１５～２０）、昭和五五年九月以降ベストセラー商品として、年末年始商品の人気商品となり（甲一一の２、５、甲一三の１、３）、さらに、昭和五六年に至っても、各地の店舗において週間売上ベストセラー商品となり、同年三月ころまでに発売以来約一八〇万個を販売し（甲一一の４、一三の９）、同年六月ころまで原告商品のブームが続き（甲一三の３～２３）、昭和五六年の年末商戦でも原告商品がクローズアップされていた（甲一一の６、８）。（３）原告は、原告商品の類似品に対しては不正競争防止法違反に基づく仮処分命令の申立てなどの法的措置を講じて対処し、昭和五五年一二月には東京地裁、名古屋地裁でそれぞれ仮処分決定がなされ（甲一一の４）、昭和五六年四月には大阪地裁で仮処分決定がなされた（甲一一の５）。
（４）原告は、本件商品について、トイジャーナル（甲一〇の２、４、一一の６）、週刊玩具通信（甲一二の２～４、７、１５、２０、一三の３、１８、２２、２４）などの業界紙において無彩色で広告宣伝を行うとともに、その他のメディアをも通じて宣伝広告活動を行った。
（５）右のような原告商品の特異性、原告製品の売れ行き状況、類似品に対する法的措置、宣伝広告活動を通じて、遅くとも昭和五六年三月ころには、「六面体であり、各面が九つのブロックに区分され、各面ごとに他の面と区別可能な外観を呈している」という外観形態を有する回転式立体組合せ玩具は、原告商品として有名なルービックキューブであり、したがって原告の商品を表示するものとして、取引業界及び一般消費者の間で全国的に著名ないし周知になっていたものである。すなわち、原告商品は昭和五五年七月の発売開始以来、わずか八か月あまりの短期間に約一八〇万個を販売したものであり、このような短期間でこれだけ多くの消費者に販売し得たことは、単に原告の登録商標が出所表示機能や顧客吸引力を発揮したからだけではなく、「六面体であり、各面が九つのブロックに区分され、各面ごとに他の面と区別可能な外観を呈している」という原告商品の基本的構成態様が自他商品識別機能を発揮し、顧客吸引力を発揮したからであると考えられる。したがって、原告商品の形態である「六面体であり、各面が九つのブロックに区分され、各面ごとに他の面と区別可能な外観を呈している」という外観形態は、遅くとも昭和五六年三月末当時において、自他商品識別機能及び出所表示機能を取得し、顧客吸引力を発揮することで、原告の商品を表示するものとして需要者の間で著名ないし周知となっていた。原告が、原告商品を無彩色で宣伝広告活動を行ったことからしても、形態の周知著名性はその具体的構成態様よりも基本的構成態様について獲得されたというべきである。


（６）原告商品は、前述したように昭和五五年七月の発売開始以来爆発的なヒットとなったが、昭和五六年末ころから次第のそのブームも去り、類似品に対する原告の仮処分申請が各地の裁判所で認められた（甲一一の４、５）こともあって、原告商品の類似品も市場から姿を消した。しかしながら、原告は、爆発的なヒットで、原告商品の形態について市場で獲得し仮処分申請においても認められた周知性を維持すべく、ヒット当時からの形態を変更することなく、その後も原告商品の販売を維持し（甲一四～二二）、テレビコマーシャル等による宣伝広告活動を続け、他方で市場から類似品が姿を消したので、原告商品の基本的構成態様等の持つ出所表示機能はより強固なものとなった。
（７）このように、原告商品が獲得した商品形態の周知性は、現在においてもなお維持されており、原告商品形態を有する商品は原告の商品であると認識されている。すなわち、玩具を取り扱う業者は、原告商品の形態を有するものは原告商品たるルービック・キューブであるとの認識の下で商品を取り扱い、さらに一般消費者もそのように認識している（甲五、六）。すなわち、原告商品形態にハローキティーの図柄を付加したものやスーパーマリオのキャラクターの図柄を付加したもの、ＢＡＤ　ＢＡＤＴＺーＭＡＲＵ（サンリオのキャラクター）の図柄を付したもの、ペナントの図柄を付したものなどを販売した取扱業者に対し、原告から不正競争防止法違反を理由とする販売中止申入れをしたところ、右業者らはいずれもこれに応じる旨を回答している（甲七、八）。また、被告商品のうちハ号商品を販売していた玩具取扱業者である株式会社キディランドの原宿店店員においても、ハ号商品の包装容器には「ＭＡＧＩＣ　ＣＵＢＥ」と記載されているにもかかわらず、ウルトラマンルービックキューブであると認識して販売している（甲九）。また、現在東芝イーエムアイ、ワーナーミュージック・ジャパンにおいて企画されているＣＤアルバムのジャケットに原告商品のデザインを使用することにつき、両社から使用許諾の申入れがある（甲四九）。
（被告らの主張）
（一）原告商品の基本的構成態様のように、「六面体であり、その各面が九つのブロックに区分された」形態にすることは、回転式立体組合せ玩具の必須の技術的機能に由来するものであるので、不正競争防止法によって保護されるものに当たらない。そもそも、商品の形態は、その商品が本来具すべき機能を充分発揮させることを目的として選択されるものであり、商品の出所を表示することを第一次的な目的とするものではないのが原則である。本件で問題となっている回転式遊戯具についても同様のことがいえる。すなわち、略三角錐の一面が三角形の形状であれば、必然的に略三角錐の基本形態をなし（乙一六の１、２）、略球形の中の一個の一部分が円の形状であれば、その集合体は略球形の基本形態を構成するように、略立方体の一面の一個が正方形であれば、その集合体である基本形状は必然的に略立方体となる。それゆえ、特許庁は、略立方体の基本形態について、原告商品の略立方体の回転式遊戯具が存在することを前提に、模様及び配色が異なる別の立方体の回転式遊戯具について、意匠登録を認めたのである（乙一二、一五。ただし、乙一二は登録料不納により昭和六一年六月四日登録抹消）。原告は、略立方体の基本形態そのものまで不正競争防止法により保護すべきことを主張するが、これは略立方体の正方形の集合体としての遊戯具としての技術思想又は発想そのものに永久的独占権を与えるものであり、商品形態そのものではなく、商品形態をとらせた技術思想そのものを一種の永久権として、原告一人の特定人に独占させるという結果となり、技術思想を保護する特許法及び実用新案法が権利の存続期間に制限を設けた法意を没却することになって不合理である。
また付言するに、原告商品の基本的構成態様はありふれていて、特別顕著性がない。これは、原告が販売する以前からも含めて、六面体又は各面が略正方形の九ブロックに区分されているという形態を有する同種商品が多数存在すること（乙一～二一）からも明らかである。また、現在でも、原告商品の基本的構成態様と同様の形態を有する回転式立体組合せ玩具は、市場においては原告商品だけでなく、同業他社商品が多数出回っている。
（二）原告が、現在も周知性を保有しているとの証拠として提出しているものは、全て本件とは全く形態の異なる「スネークキューブ」の宣伝広告である。また、甲二三の１～２４（ドラえもんのテレビタイム放送）は、原告商品の宣伝広告ではなく、原告の別商品「マジックスネーク」の宣伝広告である。右「マジックスネーク」と称する回転式遊戯具は、原告商品とは、形態、配色、その他の態様を全く異にする。また、甲二四～二九（クレヨンしんちゃん、ドラえもんの各テレビタイム放送）も、同様に「マジックスネーク」の宣伝広告である。また、甲三〇～三五（花より男子、ドラえもん、クレヨンしんちゃん、夢のクレヨン王国、クレヨンしんちゃんスペシャルの各テレビタイム放送）も、別商品の「マジックスネークキューブ」の宣伝広告である。
（三）原告は、昭和五五年七月一二日付けの週刊玩具通信（甲一二の１）から広告を始め、昭和五六年一〇月六日まで宣伝広告し（甲一三の２４）、同じく業界誌トイジャーナルについても、右期間内に宣伝していたようである（甲一〇、一一）。しかし、原告の現在の略立法体である原告商品については、市場の販売実績及び原告の主力の宣伝広告の対象から外れている結果として、現在も周知性を維持しているとは到底いえない。原告は、原告商品について最近は平成九年七月一日の一回のみ広告しているにすぎない。これは、被告商品販売後であり、本件紛争中の広告である。
２　争点２（原告商品と被告商品との類否及び混同のおそれの有無）について
（原告の主張）


（一）原告商品と被告商品とは類似し、出所の混同のおそれがある。すなわち、原告商品の形態のうち、「六面体であり、各面が九つのブロックに区分され、各面ごとに他の面と区別可能な外観を呈している」という基本的構成態様が、原告商品の形態上の特徴を最もよく表し、商品形態全体の基調を決定付けており、見る者に対して強い共通感を抱かせるから、類否判断を左右する要部と認めるべきであるところ、原告商品の形態のうちの右の要部が、被告商品の形態と類似し、出所の混同のおそれがあることは明らかである。被告らは、原告商品形態の要部は、各面の六色の配色であると主張するが、原告商品の基本的構成態様は原告商品の必須の技術的機能に由来するものではなく、前述したように原告商品の前記基本的構成態様を要部と認めるべきであって、色の配色のみが要部となるのではない。被告らは、被告商品にはキャラクターの図柄が付されているので、原告商品の形態とは類似せず、出所の混同のおそれもないと主張する。しかし、キャラクターそれ自体は何ら商品形態全体の基調を特徴づけるものではない上、被告商品で用いられているウルトラマンシリーズのキャラクターは多種多様な商品に用いられている図柄であって、キャラクターを付すること自体通常の商品に用いられている変更の域を出ない微弱な差異というべきである。また、同じキャラクターが複数の会社に使用許諾されることもあり、その場合には商品の区別ができなくなるし、現実にキャラクターは商品の区分を超えて使用許諾されているのであって、キャラクターそれ自体が出所表示機能を営むことはないし、キャラクターが付された商品がキャラクターによって出所表示機能を営むこともない。また、商品の大きさについても、通常の域を出ない変更であって微弱な差異である。なお、キャラクターの有無によって商品の形態が非類似になるのであれば、いかに周知著名な形態であってもキャラクターを付するだけで不正競争行為を潜脱することができる上、不正競争防止法二条一項三号が規定する商品形態模倣行為についてキャラクターを付せばこれを逃れられることになり、商品形態を保護することで不正競争を防止しようとする法の趣旨は没却されてしまう。
このように、原告商品と被告商品とは同種の商品であり、しかもその形態が類似している以上、混同のおそれは十分に存する。前述したように、被告商品のうちハ号商品を販売していた玩具取扱業者である株式会社キディランドの原宿店店員においても、ハ号商品の包装容器には「ＭＡＧＩＣ　ＣＵＢＥ」と記載されているにもかかわらず、ウルトラマンルービックキューブであると認識して販売している（甲九）のであり、このことは、具体的混同が生じていることを示している。（二）被告らは、キャラクターを付することで、パズルの難易性が高くなるので、原告商品と区別されると主張する。しかし、被告会社が販売していた商品に添付されている「解法の手引」（甲五〇、五一）には、色合わせについての詳細な解法の説明がされているだけで、絵柄の向きを加味した解法については何ら具体的な説明がされていない。このことは、被告会社自身、被告商品の主たる面白さが色合わせにあり、購入者が色合わせで遊ぶことを想定しているからにほかならない。
（被告らの主張）
（一）原告商品の形態のうち、周知商品表示といえる部分は、技術的機能の制約を受ける部分又はありふれた形状である部分を除いた、六面体の各一面ごとの青、黄、赤、橙、白、緑の各配色のみであるにすぎない。他方、被告商品は、テレビ番組、漫画などの著名なキャラクターの図柄を表示しており、右キャラクターの顧客吸引力によって、幼児、小児向けに販売している。原告商品と被告商品とは、デザイン的ないし意匠的にみれば、「目を引く」部分が全く異なる。すなわち、原告は、原告商品の一辺五・六センチメートルの立方体という形状と六面の配色という形態にこだわり続けて販売し続け、他方、被告会社及び同業他社は、原告商品と区別するために、キャラクター若しくは花柄模様を配することで原告との出所の区別化を図ってきた。また、一般消費者から見ても、ウルトラマン（イ号、ヘ号商品）、マリンジャンボ（ロ号商品）、ウルトラマンティガ（ハ号商品）等の各キャラクターが目を引き、被告商品を購入する動機となる。この意味で、一般消費者は、被告商品を原告商品と異なるものとして購入するのであり、被告商品を原告商品とを明確に判別し、出所が異なることを容易に認識することができる。特許庁も、六面体で各面が九つのブロックに区分される立体組合せ玩具につき、各面の模様ないし図柄が変わると、非類似とし、新たな意匠として意匠登録を認めている（乙一二、一五）。
（二）被告会社は、被告商品を、他の同業者と同様に、売上伝票にキャラクター名を付し、原告商品と区別して販売している。玩具を取り扱う業者の間では、原告商品とキャラクター商品（花模様等を含む）との出所の区別化がなされているのが一般的である。すなわち、玩具取扱業者は、キャラクターによって原告商品とそうでない商品を区別しているので、混同は生じない（乙二四～三四、三六、四七、五二の１～１０、五三、五四の１～３、五五、五六、五八、六四）。そして、被告商品も、原告商品との混同を避けるため、ウルトラマン、ウルトラマンティガ、ウルトラマン怪獣等の各キャラクターを付することにより、出所表示を区別している。かつ、被告会社は、各キャラクターの商品が被告会社の商品であることを同業者及び一般顧客に知ってもらうため、各種のパンフレット及びカタログを頒布して、各種キャラクター商品間の出所混同も避けようとしている（乙五七の１、２）。（三）加えて、一般消費者が被告商品を購入する動機が原告商品と大きく異なる点に、遊戯方法の相違がある。被告商品に付してあるキャラクターの像は、それぞれ上下を必ずそろえなければならず、一部のキャラクターの像が下向き、または横向きでは完成しない。被告商品には、こうした原告商品にない難しさ、面白さが加わっており、このような難易度の高さが表面に付されたキャラクターと併せて一般消費者の購入動機となり、原告商品と混同しない要因となっている。
３　争点３（本件商標権の侵害の成否）について
（原告の主張）
イ号ないしホ号標章の使用が、本件商標権を侵害することは明らかである。なお、被告らは、ニ号ないしヘ号商品は特許庁の類似商品審査基準によればキーホルダーに当たるものであって、原告商品と商品として類似しないと主張するが、商標権侵害の対象となる商品が「玩具」であるか「キーホルダー」であるかは単なる形式的な分類によるのではなく、当該対象商品が玩具として扱われているか、キーホルダーとして扱われているかという取引の実情をも考慮しなければならないところ、被告会社は、ニ号ないしヘ号商品につき、社団法人日本玩具協会による玩具安全基準に合格したものとして「ＳＴ」マークを付し、「キューブ解法の手引き説明書」（甲五一）を同梱し、玩具として用いることを企図しており、玩具と全く異なる流通経路に右商品が置かれるわけでもないから、被告らの主張は失当である。
（被告らの主張）


イ号ないしハ号、ヘ号商品に関する被告標章の使用についてはともかく、ニ号、ホ号、ト号商品に関する被告商標の使用については、被告会社は責任を負わない。すなわち、ニ号、ホ号、ト号商品はキーホルダーであって、特許庁の類似商品審査基準によれば、第一四類に当たるところ、本件商標権の指定商品は、第二四類のおもちゃ等であるから、商品として類似関係にない。
４　争点４（原告による許諾等の有無）について
（被告らの主張）
（一）被告商品の販売に当たっては、以下の経緯があり、原告からあらかじめ販売について許諾があったから（この点について、原告の提出する甲六九（【Ｅ】の陳述書）は、その内容に信用性がない。）、原告の本訴請求は禁反言の原則、取引上の信義則に反し、許されない。
①　被告会社の従業員【Ｆ】は、平成六年六月七日、株式会社すかいらーく本社物販部の担当バイヤー部長であった【Ｇ】に対し、ウルトラマンのキャラクターが付された回転式立体組合せ玩具（乙二七）の見本品を示し、販売に関する協議をした。
②　【Ｇ】は、同年七月ころ、原告営業部所属の従業員【Ｅ】に対し、株式会社すかいらーく経営のファミリーレストランチェーンで販売したい旨伝え、米国特許公報の写しと右回転式立体組合せ玩具の見本品を交付した。③　【Ｇ】は、同年八月ころ、【Ｅ】に確認したところ、【Ｅ】は、交付していた見本品について「キャラクターを付してあるので、販売に問題はない」と回答した。また【Ｆ】は、【Ｇ】から【Ｅ】を紹介され、直接【Ｅ】に連絡をとり、販売してもよいとの承諾を得た。被告会社は、原告の右回答を得た上で、同年九月から、株式会社すかいらーくにおいて、被告商品の販売を開始した。（二）原告商品の形態の考案者である【Ｈ】氏は、意匠権を登録したものの（乙一二）、その後右意匠権を放棄している（乙四八）。このように、本来の権利者が権利を放棄しているのであるから、その権利の恩恵を事実上受けているにすぎない原告が、本訴における請求をすることは信義則に反する。
（原告の主張）
被告らの右主張は、争う。原告は、被告会社に対し、被告商品の販売に当たって許諾を与えたことはないし、被告会社から、見本品の交付を受けたこともない。
５　争点５（被告【Ｃ】の責任）について
（原告の主張）
被告【Ｃ】は、被告会社の代表者として、被告商品の販売を企図し、遂行したものであり、その職務を行うにつき悪意又は重大な過失があるから、商法二六六条の三第一項に基づき、責任を負う。
（被告らの主張）
被告【Ｃ】が被告会社の代表者であることは認め、その余は否認ないし争う。
６　争点６（損害額）について
（原告の主張）
被告会社が被告商品の販売等により得た純利益の額は五七〇万八四五三円であるから、本件商標権侵害行為によって原告が被った損害の額は五七〇万円を下ることはなく（商標法三八条二項）、不正競争行為によって被った損害の額も五七〇万円を下ることはない（不正競争防止法五条一項）。そうすると、原告が被った損害額は、その合計である一一四〇万円を下らない。
（被告らの主張）
被告会社が被告商品の販売等により得た純利益の額が、五七〇万八四五三円であることは認め、その余は否認ないし争う。被告会社は原告の許諾があって販売したものであり、被告会社の販売行為についての原告の過失割合は少なくとも七割と考えられるので、仮に被告会社の責任が認められる場合であっても、過失相殺がされるべきである。また原告の請求は、商標権侵害によって被った損害の額と不正競争行為によって被った損害の額とを二重に請求しており、その意味でも失当である。
第三　当裁判所の判断
一　争点１（原告商品形態の周知商品表示性）について（一）不正競争防止法二条一項一号は、「他人の商品等表示」すなわち「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの」として需要者の間に広く認識されているものと同一又は類似の商品等表示を使用等する行為を不正競争行為と規定することにより、周知な商品等表示の持つ出所表示機能を保護するものである。
商品の形態は、商品の機能を発揮したり商品の美感を高めたりするために適宜選択されるものであり、本来的には商品の出所を表示する機能を有するものではないが、ある商品の形態が他の商品に比べて顕著な特徴を有し、かつ、それが長期間にわたり特定の者の商品に排他的に使用され、又は短期間であっても強力な宣伝広告等により大量に販売されることにより、その形態が特定の者の商品であることを示す表示であると需要者の間で広く認識されるようになった場合には、商品の形態が右条項により保護されることがあるものと解される。
しかしながら、商品の形態が当該商品の機能ないし効果と必然的に結びつき、これを達成するために他の形態を採用できない場合には、右形態は、不正競争防止法二条一項一号所定の「商品等表示」に該当するものではなく、これについては不正競争防止法による保護は及ばないと解すべきである。けだし、右のような機能ないし効果と必然的に結びつく形態は、本来、発明ないし考案として、特許法等の工業所有権法により一定の期間独占的地位を保障されることを通じて保護されるべきものであるところ、仮にこのような形態について不正競争防止法上の保護を与えるならば、本来、工業所有権法上の所定の期間の経過後は広く社会全体の公有財産に帰属するものとして万人が自由に利用できることになるはずの技術について、特定の者が独占的に支配することを認めることとなり、公共の利益に反するからである。すなわち、仮に、機能ないし効果と必然的に結びつく形態を不正競争防止法による保護の対象とするならば、不正競争防止法二条一項一号が本来的な商品表示として定める「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装」のように、商品そのものではない別の媒体に出所識別機能を委ねる場合とは異なって、同法条が目的とする出所の混同の防止を超えて、当該商品に利用されている技術思想そのものについて、特許法等の工業所有権法上の保護を超えた独占的、排他的支配を認めることとなり、技術の自由な利用によりもたらされる産業の発展や商品の自由な流通を阻害する結果となる。
（二）これを本件についてみるに、前記争いのない事実、証拠（甲五、六、一〇の１及び２、一一の４、一二の１～５、一三の９、一五～二二）及び弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実を認めることができ、この認定を左右するに足りる証拠はない。


（１）原告は、玩具の製造・販売等を業とする株式会社であるが、昭和五五年七月二五日ころ我が国において回転式立体組合せ玩具である原告商品（商品名「ルービック・キューブ」）の販売を開始した。
（２）原告商品の形態は、別紙物件目録（一）記載のとおりである。すなわち、原告商品は、一辺約五・六センチメートルの正六面体で、各面が九個のブロックに区分され、各ブロックは表面が色付けされており、それぞれ左右、前後に三六〇度回転可能であり、基本状態では各面がそれぞれ赤、青、黄、白、緑、橙の各色にそろえられており、適宜回転させて各面の配色をいったん崩した後再び各面を同一色でそろえるなどして遊ぶパズル玩具であって、その配色の組合せは三〇億を超え、数学的な解き方を発見する楽しみがあるパズルである。
（３）原告商品は、もともとハンガリーの【Ｈ】によって考案されたものであり、ヨーロッパやアメリカで流行しブームとなった。原告は、これを日本に導入して販売することを企図し、すでにアメリカにおいてルービック・キューブを販売していた同国のアイデアール・トーイ社との間で同社が香港で製造したルービック・キューブを原告が同社から購入して、日本国内で独占的に販売する旨の輸入販売契約を締結した。
（４）原告は、ルービック・キューブの発売開始に先立ち、昭和五五年六月上旬東京晴海で開かれた国際玩具見本市に自社の商品としてルービック・キューブを出品し、同年七月下旬から右商品を販売することを発表し、そのことは業界紙で報じられ、業界の注目を集めた。原告商品は、発売開始と同時に大人から子供まで広く人気を集めて爆発的な売れ行きを示し、同年三月ころまでには約一八〇万個が販売された。原告は、右発売に際し、ポスターを取扱業者に配ったり、雑誌などに広告を掲載するとともに、店頭で原告商品を実際に手にして触れられる「二分間チャレンジ」という企画を行い、またこのパズルを解いた者には認定証を交付することとするなど販売意欲をそそる宣伝を積極的に行った。また、原告商品が爆発的なブームになっていることは、そのパズルゲームとしての難しさ、面白さとともに、新聞、週刊誌などの紹介記事でたびたび報じられ、これらの記事においては、原告商品の写真とともに輸入発売元である原告の名称も記載されていた。このようにして、遅くとも、昭和五六年三月ころまでには、原告商品は、ハンガリー人の【Ｈ】の考案にかかる世界的なブームを呼んでいるパズル玩具であって、我が国では原告が輸入販売元となって販売していること、その商品本体が前記のような形態をしていることは、玩具業者のみならず一般消費者の間にも広く認識されるに至った。（三）（１）右認定事実によれば、昭和五六年三月ころまでには、原告商品は、原告の販売する商品として日本全国において広く認識されるに至ったものと認められる。
前述のとおり、商品の機能ないし効果に必然的に由来する形態は不正競争防止法二条一項一号所定の「商品等表示」に該当しないと解されるところ、原告商品の基本的構成態様、すなわち「六面体であってその各面が九つのブロックに区分され、各面ごとに他の面と区別可能な外観を呈している」という商品形態は、六面体の各面を九つのブロックに区分し、各ブロックを適宜回転させて各面の配色をいったん崩した後再び各面を同一色でそろえるなどして遊ぶパズル玩具であるという原告商品の有する機能ないし効果と必然的に結びついていると認められるから（現に、六面体であり、各面が九つのブロックに区分された外観を有する回転式立体組合せ玩具について特許出願（特開昭五三ー四六八三三号）がされている（乙三）ほか、他の様々な形態の回転式組合せ立体玩具についても、我が国及び欧米各国において特許出願がされている（乙一、二、四～一一）ことが認められる。）、右基本的構成態様は不正競争防止法による保護の対象となるものではない。したがって、原告商品の形態のうち、その機能ないし効果に必然的に結びついたと評価される右基本的構成態様については、不正競争防止法二条一項一号所定の「商品等表示」として認められる範囲から除かれると解するのが相当である。
そうすると、原告商品の有する形態のうち、その機能ないし効果と必然的に結びついている部分である右基本的構成態様を除く形態については、原告の販売する商品であることを示す商品等表示として広く認識されるに至ったということができる。すなわち、原告商品の色彩、形状の大きさ、素材等は、原告商品の有する機能ないし効果に由来するものではないといい得るので、原告の販売する商品であることを示す商品等表示として周知性を獲得したということができる。（２）原告は、原告商品の形態のうち、右基本的構成態様についても、原告の商品等表示として周知であり、原告商品の色彩、形状の大きさ等と同様に、技術的機能に由来するものではないと主張し、その主張の根拠として、回転式立体組合せ玩具の中でも、六面体以外の形状を有する玩具や、六面体の形状を有するがその各面が九つ以外の数のブロックに区分されている玩具が存するとして、この点に関する証拠（甲一一の３～５、乙二、四～七、一四）を提出する。しかし、原告の主張する右六面体以外の形状を有する玩具及び六面体の形状を有するがその各面が九つ以外の数のブロックに区分されている玩具は、いずれも、回転式立体組合せ玩具という同一の範疇に属するとはいえ、原告商品とは別個の構造の玩具というべきであり、そうした別個の種類の商品が存在することをもって、原告商品の右基本的構成態様が原告商品の機能ないし効果と必然的に結びついているという認定を妨げることはできない。原告の主張は、採用できない。
二　争点２（原告商品と被告商品との類否及び混同のおそれの有無）について前判示のとおり、原告商品の形態のうち基本的構成態様の部分については不正競争防止法二条一項一号所定の「商品等表示」たり得ないところ、仮に、原告商品の形態のうち右基本的構成態様の部分を除いた形態について獲得された周知性が現在も維持されているとしても、原告商品の形態のうち右基本的構成態様を除いた具体的構成態様について被告商品と対比すれば、被告商品は、その表面にキャラクターが付されていたり（イ号ないしハ号、ホ号ないしト号商品）、各面の配色が異なっていたり（ニ号商品）、六面体の一辺の長さが異なったりしており（ニ号、ホ号、ト号商品）、表面の模様、色彩、形状の大きさ等の点において原告商品と類似するものではないことが明らかである（原告は、被告商品は原告商品と類似すると主張するが、原告の主張は、原告商品の有する基本的構成態様についても周知商品表示に当たることを前提とした主張であるから、その前提を欠き、失当であるというほかはない。）。
そうすると、原告商品の形態のうち基本的構成態様の部分を除いた形態について、獲得された周知性がなお現在も維持されているか否かを判断するまでもなく、原告の不正競争防止法に基づく差止請求及び損害賠償請求はいずれも理由がないというべきである。
三　争点３（本件商標権の侵害の成否）について


本件登録商標と被告標章が類似することは、当事者間に争いがない。被告らは、ニ号、ホ号、ト号各商品はキーホルダーであって、特許庁の類似商品審査基準によれば第一四類に当たるところ、本件商標権の指定商品は第二四類のおもちゃ等であるから、商品として類似関係にないと主張する。しかしながら、商品の類否は、特許庁の審査基準における区分を参酌しつつも、本来的には、商標の付された具体的な商品の品質・形状・用途・取引の状態等から観察し、取引上の通念によって出所の混同が生じるか否かにより判断されるべきであるところ、前記争いのない事実及び証拠（甲五一）によれば、被告商品の形状は、六面体であって一辺が約三・〇センチメートルの大きさのある立方体であり、「ミニキューブ解法の手引き」と題する文書が添付されていることが認められ、これらよりすれば、ニ号、ホ号、ト号各商品は、色合わせを楽しむことができるやや小さめの回転式立体組合せ玩具を単にキーホルダー形式としたものであることが明らかであって、取引上キーホルダー形式の回転式立体組合せ玩具が他の回転式立体式組合せ玩具と全く区別して取り扱われていることを認めるに足りる証拠もない。右によれば、ニ号、ホ号、ト号各商品は、いずれも回転式立体式組合せ玩具というに妨げないというべきであって、本件登録商標の指定商品である「おもちゃ」に属するか、少なくとも類似する商品というべきである。被告らの主張は、採用できない。被告らは、被告会社においては被告標章を現在使用していないと主張するが、被告会社による右標章の使用が全面的に中止されたことを認めるに足りる証拠はなく、また、被告会社が販売先小売店や消費者に対して右標章の使用を取りやめたことを通知したなどの事実の主張立証もされていないから、原告が被告会社に対して被告標章の使用の差止めを求める利益は失われていないというべきである。
四　争点４（原告による許諾等の有無）について
被告らは、被告商品の販売に当たって、原告から許諾があり、原告の商標権侵害に基づく請求は禁反言の原則、取引上の信義則に反する行為であると主張し、証拠（乙四九の１及び２、五九～六一、六五、七三）中にはこれに沿う部分がある。しかしながら、右各証拠をもっても、ウルトラマンのキャラクターが入った被告商品の形態についてはともかく、被告会社が販売開始に当たり、本件登録商標について原告から具体的に使用許諾等を受けていたと認めることはできず、甲六九（【Ｅ】の陳述書）に照らしても、被告らの主張は、採用できない。また被告らは、原告商品の意匠権者が権利を放棄しているから、原告が本訴における請求をすることは信義則に反すると主張するが、被告らの主張する右事情は、原告が本件商標権に基づく請求をすることの妨げになるものではない。
したがって、被告会社が被告標章を被告商品に付して使用する行為は、本件商標権を侵害するものと認められるから、本件商標権に基づき被告に対し被告標章の使用の差止めを求める請求は、理由がある。
五　争点５（被告【Ｃ】の責任）について
被告【Ｃ】が被告会社の代表取締役として被告標章を付した被告商品の販売に関わった行為は、前判示のとおり、本件商標権の侵害に結びつく行為ではあったが、不正競争行為に該当するものではないところ、本件では、被告【Ｃ】が本件登録商標の存在を知りながらあえて被告標章を被告商品に付して販売したとは証拠上認められず、他に被告【Ｃ】において取締役の職務の遂行につき悪意・重過失があったと認めるに足りる事情も窺われないから、原告の主張は採用できない。
六　争点６（損害額）について
（一）被告会社が被告商品の販売等によって得た純利益の額が、五七〇万八四五三円であることは、当事者間に争いがない。商標法三八条二項によれば、被告会社による本件商標権の侵害によって原告の被った損害額は、五七〇万円を下らないと認められる。
（二）被告らは、被告会社は原告の許諾があって販売したものであり、被告会社の販売行為についての原告の過失割合は少なくとも七割と考えられるとして、過失相殺を主張する。しかし、前述したように、本件商標権について原告から具体的に使用許諾等を受けていたと認めることはできない以上、被告らの主張はその前提を欠き、失当である。
（三）右によれば、原告の被告会社に対する損害賠償請求は、本件商標権侵害を理由として五七〇万円の支払を求める限度で理由がある。
七　結論
以上によれば、原告の被告会社に対する請求は、本件商標権侵害に基づく請求である主文第一項及び第二項記載の限度で理由があり、原告の被告【Ｃ】に対する請求は、理由がない。
よって、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第四六部
裁判長裁判官　　　　三　　　村　　　量　　　一
裁判官        和　久　田　　　道　　　雄
裁判官        田　　　中　　　孝　　　一
原告商標目録（一）           原告商標目録（二）
物　件　目　録（一）（原告商品）
商品名　　　回転式立体組合せ玩具「ルービック・キューブ」商品形態　    添付写真のとおり、六面体であり、各面を九つのブロックに区分し、六面体の各面ごとにそれぞれ異なる色の着色を施し、回転により各ブロックの移動が可能な立体色合わせパズル。
写真
物　件　目　録（二）（イ号商品）
商品名　　　回転式立体組合せ玩具「ＭＡＧＩＣ　ＣＵＢＥ」商品形態　    添付写真のとおり、六面体であり、各面を九つのブロックに区分し、六面体の一面にウルトラマンの絵柄を配し、他の五面にそれぞれ異なる色の着色を施して各ブロックにウルトラマン怪獣及びウルトラマンの絵柄を描き、回転により各ブロックの移動が可能な立体色合わせパズル。
容　　器　　　被告標章目録（一）添付の写真１のとおり。
写真
物　件　目　録（三）（ロ号商品）


平成１６年（行ケ）第２７７号審決取消請求事件
口頭弁論終結日　平成１７年１月２６日
判決
原　　　　　　　告　　　パンテオン地所株式会社
同訴訟代理人弁理士      藤　田　考　晴
同                      上　田　邦　生
被　　　　　　　告　　　特許庁長官　小川　洋
同指定代理人      　　　山　田　忠　夫
同                      新　井　夕起子同                      高　木　　　進同                      宮　下　正　之同                      岡　田　孝　博
主文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
特許庁が不服２００３―６１４号事件について平成１６年５月１１日にした審決を取り消す。
第２　前提となる事実
１　特許庁における手続の経緯（争いのない事実，甲１）原告は，平成１１年９月２２日，特許庁に対し，発明の名称を「住宅」とする発明につき特許出願（平成１１年特許願第２６９５０３号。以下「本願」という。）を行ったところ，特許庁は，平成１４年１２月５日（起案日）に拒絶査定をした。
そこで，原告は，平成１５年１月９日，拒絶査定不服審判の請求をした（不服２００３―６１４号）ところ，特許庁は，平成１６年５月１１日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）を行い，その謄本は，同月２５日，原告に送達された。
２　特許請求の範囲
平成１６年４月９日付け手続補正書（甲１３）により補正された後の本願に係る明細書（甲２，１３。以下「本願明細書」という。）の「特許請求の範囲」の請求項１の記載は，次のとおりである（以下，この発明を「本願発明」という。）。
「【請求項１】建物内の平面視における略中央部に中間部屋が設けられ，該中間部屋を取り囲むように，中間部屋の外周全てにわたって複数の部屋が隣接配置されているとともに，前記中間部屋と前記複数の部屋のそれぞれとの間に，少なくと
も一つの扉が設けられている住宅であって，
前記中間部屋は，鏡を有するドレッサーを備えたドレッサーホールであると
ともに，
前記ドレッサーの背面両側にはそれぞれ扉が設けられており，これら扉を介して前記中間部屋と前記ドレッサーの背面側に隣接配置された一つの部屋との往来が可能とされていることを特徴とする住宅。」
３　本件審決の理由の要旨（甲１）
本件審決は，次のとおり，本願発明は，特開平１０－２６６５９５号公報（甲３。以下，単に「刊行物」という。）に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないとした。
(1)　本願発明と刊行物記載の発明との対比
両者は，次の点で相違し，その他の点に実質的な差異はない。相違点：本願発明では，中間部屋が鏡を有するドレッサーを備えたドレッサーホールであり，ドレッサーの背面両側にそれぞれ扉が設けられ，これら扉を介して中間部屋とドレッサーの背面側に隣接配置された一つの部屋との往来が可能とされているのに対し，刊行物記載の発明では，中間部屋が洗面カウンターを備えたユーティリティスペースであり，洗面カウンターの一側に扉が設けられ，この扉を介して中間部屋と洗面カウンターの背面側に隣接配置された一つの部屋との往来が
可能とされている点
(2)　相違点についての検討
本願明細書には「【００２１】中間部屋２は，図２に示す鏡３０を有するドレッサー３１を備えたドレッサーホール（洗面室）である。ドレッサー３１には……洗面化粧台３６……などが組み込まれている。したがって，このようなドレッサー３１を備えたドレッサーホール（中間部屋）２では，洗面，化粧……等を行うことができる。なお，ドレッサー３１は，鏡３０および洗面台のみを備えたものであっても良い。」と記載されている。一方，刊行物には，鏡を設けることについて記載がないが，洗面カウンターあるいは少なくとも洗面ボールを設けた部分の洗面カウンターの壁面には通常当然に鏡を設けることが当業者の技術常識であるから，本願発明における中間部屋と刊行物記載の発明における中間部屋の用途には実質的な差異がない。
また，隣接する２つの部屋間の間仕切を，什器類とその両側の一対の扉とで構成し，そのどちらの扉を介しても２つの部屋間を往来可能とすることは，原審の拒絶の理由で引用された特開平４－３１５８４号公報（甲４）や特開平９－７８８５７号公報（甲５）等にみられるように従来周知の事項であるから，本願発明のように扉を両側に設けることは，設計者が動線や施主の要望等に配慮して適宜なし得る正に設計事項にすぎず，本願発明が相違点として摘記した構成を採用したことによる作用効果も当業者が予期し得る程度のものであって格別のものとはいえない。
(3)　むすび
したがって，本願発明は，刊行物に記載された発明及び周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないから，他の請求項に係る発明について検討するまでもなく，本願は，拒絶すべきものである。
第３　原告主張に係る本件審決の取消事由の要点
本件審決は，本願発明と刊行物記載の発明との相違点についての判断を誤り（取消事由１），また，本願発明の顕著な作用効果を看過した（取消事由２）結果，本願発明についての進歩性の判断を誤ったものであり，その誤りは本件審決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから，違法として取り消されるべきである。なお，本願発明と刊行物記載の発明との一致点，相違点の認定は認める。
１　取消事由１（相違点についての判断の誤り）
本件審決は，「本願発明のように扉を両側に設けることは，設計者が動線や施主の要望等に配慮して適宜なし得る正に設計事項にすぎない」旨判断したが，誤りである。
(1)　周知技術認定の誤り
本件審決は，上記判断の前提として，「隣接する２つの部屋間の間仕切を，什器類とその両側の一対の扉とで構成し，そのどちらの扉を介しても２つの部屋間を往来可能とすることは，甲４，５等にみられるように従来周知の事項である」旨認定するが，誤りである。


すなわち，特許・実用新案審査基準によれば，周知技術とは，その技術分野において一般的に知られている技術であって，例えば，これに関し，相当多数の公知文献が存在し，又は業界に知れわたり，あるいは，例示する必要がない程よく知られている技術をいう（甲９）。しかるに，本件審決は，単に家具体（甲４）やキッチン（甲５）に関する２つの公知例を挙げるのみであり，これだけでは，広く什器類の両側に扉を設けることが周知であるとはいえない。中間部屋であるドレッサーホールに配置されたドレッサーの両側に扉を設けたという本願発明の構成は，斬新なアイデアとして，当業者において高い評価を得ているものである（甲６～８）ところ，什器類の両側に扉を設ける構成が周知であれば，このように高い業界での評価が得られるはずがない。
(2)　動機付けの欠如
本願発明は，「中間部屋は，…ドレッサーホールであるとともに」，「前記ドレッサーの背面両側にはそれぞれ扉が設けられており，これら扉を介して前記中間部屋と前記ドレッサーの背面側に隣接配置された一つの部屋との往来が可能とされている」という構成を採用することにより，ドレッサーホールを中心とした「回遊動線」（本願明細書の段落【００２０】）を実現し，「家族（居住者）がドレッサーホールを中心として回遊し，コミュニケーションの場を自然と増やすことができる。」（本願明細書の段落【００３２】）という顕著な効果を奏するものである。換言すれば，本願発明は，ドレッサーホールを中心とする回遊動線を形成した点に大きな価値があり，しかも，この点は，中間部屋をドレッサーホールとする構成と，ドレッサーの背面両側にそれぞれ扉を設けるという構成とを結合することによって初めてもたらされるものである。
このような構成の組み合わせは，ドレッサーホールを中心として回遊動線を形成するという点に着想しない限り容易に想到し得ないものであるから，設計事項であるとはいえない。
２　取消事由２（顕著な作用効果の看過）
本件審決は，「本願発明が相違点として摘記した構成を採用したことによる作用効果も当業者が予期し得る程度のものであって格別のものとはいえない」旨判断したが，誤りである。
(1)　本願発明は，中間部屋であるドレッサーホールに配置されたドレッサーの両側に扉を設けた構成を採用することで，家族がドレッサーホールを中心として回遊し，コミュニケーションの場を増やすことができる（甲８）。すなわち，ドレッサーホールというのは，家族の誰もが使用する場所であり，通学や通勤前に使用する場所なので，使用する時間帯も重なるから，コミュニケーションの場を自然と増やすことができる。なお，このことは，本願明細書に明確には記載されていなくても，ドレッサールームの通常の使い方を考慮すれば理解できることである。(2)　また，本願発明においては，本願明細書に，「中間部屋２→扉２３→部屋６→扉２４→中間部屋２という回遊動線（逆回りの回遊動線も含む）」（段落【００２０】）と記載されているように，一つの部屋（部屋６）との間で回遊が可能とされている。この回遊動線は，具体的には，甲１１，１２の間取り平面図に示された，ドレッサーを中心とする，内側及び外側の２つの回遊動線のうち，内側の回遊動線である。この内側の回遊動線を設けることにより，人及び空気の流れが円滑に行われる（段落【００２０】）。具体的には，ドレッサーホールが混雑した場合であっても，ドレッサーに設けた一方の扉と他方の扉をそれぞれ入口及び出口とすれば，生活動線が交差せずにドレッサーの背面に隣接した一つの部屋との間で人の出入りが可能となる。特に，ドレッサー背面に隣接した一つの部屋をパブリックスペースとしておけば，他のプライベートスペース（他の部屋）を侵すことなく人の移動が可能となる。また，ドレッサーの両側の扉を開放するだけで循環する回遊空間が形成されるので，湿気のあるドレッサー内の空気を循環させて即座に湿分を除去できる。
これに対して，刊行物記載の発明においては，かかる内側の回遊動線を有さず，外側の回遊動線を有しているにすぎない。外側の回遊動線は，ドレッサーホールに隣接する複数の部屋を使って初めて形成されるものであり，プライベートスペースを侵すおそれがある。また，ドレッサーホールの扉だけでなく，隣接する部屋間の扉をも開放しなければ回遊空間を形成することができないので，ドレッサーホール内の湿分を除去するには手間がかかる。
(3)　このような本願発明の顕著な作用効果は，本件審決の引用した甲３～５には一切記載されていないし，これらから予測することができないものである。現に，本願発明の回遊動線については，業界雑誌にも掲載され，斬新なアイデアとして，当業者間において高い評価を得ている（甲６～８）。
第４　被告の反論の要点
本件審決の判断に誤りはなく，原告の主張する本件審決の取消事由には理由がない。
１　取消事由１（相違点についての判断の誤り）について
(1)　周知技術認定の誤りについて
本件審決が周知例として例示した，「２つの部屋を什器類とその両側に設けた扉により仕切ることにより『回遊動線』を形成した間取り（レイアウト）」についての文献（甲４，５）が存在し，また，他にも，同様の間取りについての文献（乙１～３）が存在する以上，本件審決が「隣接する２つの部屋間の間仕切を，什器類とその両側の一対の扉とで構成し，そのどちらの扉を介しても２つの部屋の間を往来可能とすることは…従来周知の事項である」と認定した点に何ら誤りはない。
(2)　動機付けの欠如について
本件審決は，刊行物記載の発明の洗面カウンターに対して，上記(1)の「従来周知の事項」を適用することが設計事項であるとする論理構成をとって，相違点についての容易推考性を導いている。一般に，ある構成に周知技術を適用しようとする場合，周知技術の存在それ自体が｢動機付け」となり，格別それ以上の「動機付け」は不要である。原告の主張するように，本願発明の価値が，中間部屋をドレッサーホールとした構成と，ドレッサーの背面両側にそれぞれ扉を設けるという構成とを組み合わせた点にあるとしても，それとは別の論理構成をとることによって容易推考とされれば，その発明は進歩性が否定されることとなるのである。したがって，本件審決の相違点についての判断に誤りはない。
２　取消事由２（顕著な作用効果の看過）について


(1)　原告は，本願発明の「家族がドレッサーホールを中心として回遊し，コミュニケーションの場を増やすことができる」作用効果を主張するが，「家族（居住者）がドレッサーホールを中心として回遊」できるという間取りが，例えば「回遊できない」間取り，あるいは「（ドレッサーホール以外の）リビングルーム等を中心として回遊できる」間取りと対比して，なぜ「コミュニケーションの場を自然と増やす」ことになるのか，本願明細書の記載からは全く不明である。また，刊行物記載の発明も，廊下がなく，リビングルーム３←→個室５←→ユーティリティスペース（本願発明の「ドレッサールーム」に相当）７←→リビングルーム３等の回遊が可能な間取りであるから，本願発明と刊行物記載の発明との間に顕著な効果の差異が存在するとは到底いえない。(2)　原告は，甲６～８を援用して，本願発明の作用効果についての当業者間における高い評価を主張するが，商業的成功は，社会のニーズ，宣伝活動等によって大きく影響されるものであり，発明により直接奏される効果であるとはいえず，特許性の判断にあたっては，参酌し得ない。また，甲６～８は，本願発明の構成が記載されておらず，本願発明の作用効果についての当業者間における高い評価を何ら裏付けるものではない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（相違点についての判断の誤り）について原告は，本件審決が，「本願発明のように扉を両側に設けることは，設計者が動線や施主の要望等に配慮して適宜なし得る正に設計事項にすぎない」旨判断したのは誤りである旨主張するので，以下検討する。
(1)　周知技術の認定について
まず，本件審決が，上記判断の前提として，「隣接する２つの部屋間の間仕切を，什器類とその両側の一対の扉とで構成し，そのどちらの扉を介しても２つの部屋間を往来可能とすることは，従来周知の事項である」と認定したことの当否について判断する。
ア　特開平４－３１５８４号公報（甲４）には，「〔産業上の利用分野〕本発明は，部屋を間仕切りするための吊り戸装置に関するものである。」，「〔課題を解決するための手段〕本発明の吊り戸装置は，少なくとも２本のレール１を並設した鴨居２と，この鴨居２を支持する家具体３と，上記レール１に吊り戸４の上部に設けたランナー９を走行自在に内装してレール１に吊り戸４を移動自在に吊り下げ，家具体３の背面側に吊り戸４を収納自在とし，…」，との記載があると共に，第１図には，家具体の両側に一対の吊り戸が設けられた構成が示されている。また，特開平９－７８８５７号公報（甲５）には，「本発明は…集合住宅の一区画に所定の大きさでもって複数の居住空間および収納空間を画成すると共に，居住空間と居住空間を分割する間仕切りを移動自在となるように構成し，居住空間を拡縮自在に構成したことを特徴とする，集合住宅の居住設備である。…さらに，前述した集合住宅の居住設備において，移動自在である間仕切りとキッチンを一体に構成し，キッチン空間を拡縮自在に構成したことを特徴とする，集合住宅の居住設備である…」（段落【０００４】），「図３，４に示すように本発明の集合住宅の居住設備１においては，キッチン５と間仕切り２を一体に構成し，移動可能とする。…さらに間仕切り２の両端部を自由扉２２，２２とすることにより，キッチン５への出入りを容易にしている。…」（段落【０００９】～【００１０】）との記載があると共に，図３には，間仕切り２と一体に構成されたキッチン５の間仕切り２側の両側に一対の自由扉が設けられた構成が示されている。さらに，「コンパクト建築設計資料集成<住居>」（社団法人日本建築学会編，丸善株式会社・平成３年６月１５日発行）（乙１）には，居間と応接との仕切部分（２６頁左下の図）に，また，「住まいの間取りと外観デザイン」（株式会社講談社・平成２年６月１０日・第９刷発行）（乙２）には，食堂と台所との仕切部分（５７頁下の図）に，また，「魅力のキッチンブック」（ニューハウス出版株式会社・平成１０年６月１０日・第８刷発行）（乙３）には，キッチンと居間（食堂）との仕切部分（６頁下の図）に，それぞれ，家具等を配置し，家具等の両側に扉を設けて，両部屋間を行き来できるようにすることが記載されている。イ　上記アの記載からすると，本願出願前に，住宅設計の分野において，「隣接する２つの部屋間の間仕切を，什器類とその両側の一対の扉とで構成し，そのどちらの扉を介しても２つの部屋間を往来可能とすること」が広く採用されていたことが認められるから，これと同旨の本件審決の認定に誤りはない。ウ　これに対し，原告は，家具体（甲４）やキッチン（甲５）についての公知例が２つ存在するだけでは，上記イ認定の事項が周知であるとはいえない旨主張する。しかしながら，上記ア認定のとおり，上記事項に関する周知例は，甲４，５に限られないのであるから，原告の上記主張は，その前提を欠き，理由がない。また，原告は，中間部屋であるドレッサーホールに配置されたドレッサーの両側に扉を設けたという本願発明の構成は，斬新なアイデアとして，当業者において高い評価を得ているところ，什器類の両側に扉を設ける構成が周知であれば，このような評価が得られるはずがない旨主張する。しかしながら，仮に，「中間部屋であるドレッサーホールに配置されたドレッサーの両側に扉を設けた構成」について，高い評価が得られているとしても，このことから，上記構成とは異なる「什器類の両側に扉を設ける一般的な構成」が周知であるとの認定が誤りであるということはできない。そもそも，後記２(2)ア認定のとおり，当業者間の高い評価（いわゆる商業的成功）は，販売技術や宣伝，内装デザイン等によっても異なるものであるから，そのような評価と，ある技術的事項の周知性とが，直接の関連性を有するものということはできない。したがって，原告の上記主張も，理由がない。
(2)　周知技術の適用の動機付けについて
そこで，上記周知技術を前提に，本願発明における「ドレッサーの背面両側にはそれぞれ扉が設けられており，これら扉を介して前記中間部屋と前記ドレッサーの背面側に隣接配置された一つの部屋との往来が可能とされている」構成が容易に想到できるものであるか否かについて判断する。
ア　例えば，前記(1)ア認定のとおり，「間仕切り２の両端部を自由扉２２，２２とすることにより，キッチン５への出入りを容易にしている。」（甲５）との記載があるように，上記周知技術を採用する理由の一つが，２つの部屋間の出入りを容易にすることにあるのは明らかである。


イ　一方，刊行物には，「各住居の内部構造は，共用（パブリック）スペースＡとプライベートスペースＢとが並列した位置関係に配置してなり」（段落【０００８】），「この共用スペースＡの構造を共通廊下Ｃ側からバルコニーＥ側に向けて順次説明すると，…玄関スペース１からバルコニーＥ方に向けて台所スペース２，リビングルームスペース３が直列に配置してなり，この玄関スペース１と台所スペース２との間，台所スペース２とリビングルームスペース３の間には仕切り壁が存在せず一連に連続している。」（段落【０００９】），「プライベートスペースＢの構成について説明すると，…この大小の個室４と５，６の間にはユーティリティスペース７が配設してある。」（段落【００１０】），「ユーティリティスペースの中央部には通路部７１があり，この通路部７１は大きな個室４と２つの並列した個室５，６とを連絡する通路になっている。通路部７１を挟んで，図１左方には洗面所７２が設置してあり」（段落【００１３】），「２つの個室５，６の間は仕切り壁Ｗ１で区画してあり，この一方の小さな個室５は洗面所７２との間に押入れ５１があり」（段落【００１４】），「ウォールドアＤ１は台所スペース２とユーティリティスペース７との間の出入口を開閉する引き扉で，このウォールドアの幅はこのユーティリティスペース７への入口の幅と同一である。」（段落【００１７】）との記載があり，これらの記載に図１の記載を併せれば，刊行物記載の共用スペースＡは，台所スペース２とリビングルームスペース３を含むものであるが，共用スペースＡとユーティリティスペース７との間の出入口は，台所スペース２とユーティリティスペース７との間に設けられた，洗面所７２の一側に位置する一箇所とされていることが認められる。
このように，共用スペースＡとユーティリティスペース７との出入口が，台所スペース２側からの一箇所に限られると，共用スペースＡのうちの，リビングルームスペース３側からは，直接，ユーティリティスペース７へ出入りすることはできず，リビングルームスペース３側から，ユーティリティスペース７へ出入りしようとすると，台所スペース２とユーティリティスペース７との間に設けられた出入口に至るか，さもなくば，プライベートスペースである個室５を経由する必要があり，行き来に不便を来すことは明らかである。
しかも，刊行物に，「システムキッチン２３に対向した位置には，多機能カウンタ２４が設けてあり，この多機能カウンタ２４は，時には食卓として，時には年少の子供の勉強机として，さらにはこれから料理する材料を暫時置く場所として，それぞれの時間帯や必要に応じて利用できる。」（段落【０００９】）と記載され，図１にも示されているように，台所スペース２には，多機能カウンタ２４が設けられているところ，その位置は，共用スペースＡとユーティリティスペース７との間の出入口Ｄ１と，リビングルームスペース３との中間であって，両者間の動線に面した場所である。したがって，共用スペースＡのうちのリビングルームスペース３側から，台所スペース２とユーティリティスペース７との間に設けられた出入口を経由して，ユーティリティスペース７へ出入りするためには，多機能カウンタ２４の側を通る必要があるところ，多機能カウンタの上記機能に鑑みれば，その通行に支障を来す場合があり得ることも明らかである。ウ　そうであれば，刊行物記載の発明において，共用スペースＡ及びユーティリティスペース７の２つの部屋間の出入りを容易にするために，共用スペースＡのうちのリビングルームスペース３とユーティリティスペース７との間に出入口を設けることは，当業者ならば容易に想到することができることというべきである。エ　そして，刊行物記載の発明において，共用スペースＡのうちのリビングルームスペース３とユーティリティスペース７との間に出入口を設けるに当たり，図１に示されたスペース配置からすると，前記周知技術を採用して，その出入口として，洗面所７２のリビングルームスペース３側を選択し，洗面所７２の他側部分に，出入口（扉）を設けること（結果として，洗面所７２の両側にそれぞれ出入口を設けることとなる。）もまた，当業者が容易に設計できることというべきである。
なお，図１によれば，洗面所７２の他側部分には，押入れ５１が位置しているが，押入れを必ずその位置に設けなくてはならないという技術的理由はないというべきであるから，押入の存在が，洗面所７２の他側部分に出入口（扉）を設けることを妨げるものではない。
オ　以上のとおり，刊行物記載の発明において，洗面所７２の両側に扉を設けることは，当業者が適宜なし得る設計事項にすぎないといえるから，これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
カ　これに対し，原告は，ドレッサーホールを中心として回遊動線を形成するという点に着想しない限り，中間部屋をドレッサーホールとする構成と，ドレッサーの背面両側にそれぞれ扉を設けるという構成とを結合して本願発明の構成とすることは，容易に想到し得ない旨主張する。
しかしながら，上記のとおり，刊行物記載の発明の技術的意義を考慮すれば，刊行物記載の発明に前記周知技術を適用する動機付けがあることが明らかである以上，刊行物記載の発明に前記周知技術を適用して本願発明の構成とすることは，当業者であれば容易に想到し得ることである。本願発明が「ドレッサーホールを中心として回遊動線を形成する」という課題を有するものであるとしても，異なる技術的課題の解決を目的として同じ解決手段（構成）に到達することはあり得るのであるから，「ドレッサーホールを中心として回遊動線を形成する」という点に着想しない限り，本願発明の構成を想到し得ないということはできず，原告の上記主張は理由がない。
(3)　以上のとおり，原告の取消事由１の主張はいずれも理由がない。
２　取消事由２（顕著な作用効果の看過）について
原告は，本件審決が，「本願発明が相違点として摘記した構成を採用したことによる作用効果も当業者が予期し得る程度のものであって格別のものとはいえない」と判断したのは，誤りである旨主張するので，以下検討する。(1)　原告は，本願発明においては，①家族がドレッサーホールを中心として回遊し，コミュニケーションの場を増やすことができる，②ドレッサーホールを中心とする，内側及び外側の２つの回遊動線（甲１１，甲１２）が確保でき，内側の回遊動線（ドレッサーホールと他の一つの部屋との間で回遊が可能とされた動線）を設けることにより，人及び空気の流れが円滑に行われる，という顕著な作用効果を奏する旨主張する。
しかしながら，①については，刊行物記載の発明においても，ユーティリティスペース７は，各個室，共用スペースからの出入りが可能とされており，また，家族全員で使用するものであるから，家族のコミュニケーションの場を増やすものということができる。すなわち，①の作用効果は，刊行物記載の発明が既に奏するものである。


主　　　文
１　本件控訴を棄却する。
２　控訴費用は，控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１　控訴の趣旨
１　原判決を取り消す。
２　被控訴人らの請求をいずれも棄却する。
第２　事案の概要（略記等は，原判決に従う。）
１　本件は，川崎市が，川崎市土地開発公社から土地の取得を予定していることに関し，市の住民及び市内に事務所を有する社団である被控訴人らが，控訴人に対し，上記予定に係る取得行為は控訴人の裁量権を逸脱，濫用する違法な行為であるとして，上記取得に関する契約締結の差止めを求めた住民訴訟である。原審は，被控訴人らの請求をいずれも認容した。
当裁判所も，原判決と同様の理由により，被控訴人らの請求をいずれも認容すべきものと判断した。
２　前提となる事実は，原判決の事実及び理由の「第２　事案の内容」欄２（原判決３頁６行目から同６頁２２行目まで）に記載のとおりであるから，これを引用する。
３　争点及び争点に関する当事者の主張は，次項に当審における控訴人の主張を付加するほか，原判決の事実及び理由の「第２　事案の内容」欄３及び４（原判決６頁２３行目から同１８頁１２行目まで）に記載のとおりであるから，これを引用する。
４　当審における控訴人の主張
（１）議会の議決について
ア　地自法２４２条の２第１項１号に基づく差止め請求は，地方公共団体の長又は職員が違法な財務会計上の行為をすることが相当な確実性をもって予測されるときに限って認容され，当該財務会計上の行為が同法上議会の議決を経てされる以上，議会の議決がされることを踏まえて当該行為が違法となるか否かの判断をすべきである。
イ　地自法９６条１項８号の議決は普通地方公共団体の団体意思を決定するもので，同議決により普通地方公共団体の団体意思が決定された場合，長又は職員は，その議決を執行することができるだけで，当該財務会計上の行為をするかどうか，またその内容をいかにするかについて裁量の余地がない。本件の場合，川崎市議会において同条１項８号に基づき本件土地を公社から公社購入価格に利息及び事務費を加算した価格で取得する旨の議決がされた場合に限って，控訴人は，公社との間で公社購入価格で本件土地を取得する旨の契約を締結することになるが，議決がされた以上，当該財務会計上の行為をなすことは控訴人の義務であり，それが川崎市
に対する職務上の義務に違
反すると評価される余地はない。
ウ　控訴人において本件土地を公社購入価格に利息及び事務費を加算した価格で取得する旨の契約を締結することが違法となるのは，川崎市議会の同契約について将来される議決に重大かつ明白な瑕疵があると認められる場合に限られるところ，原審（原判決１２頁，１３頁）において主張したとおり，本件について，当該議決に重大かつ明白な瑕疵が生ずることはあり得ない。
（２）市民保養所設置の必要性について
ア　既設保養所のうち，箱根市民保養所及び東伊豆市民保養所は，平成５年度以降も，客室利用率（部屋稼働率）はほぼ１００パーセントを維持し，応募倍率に至っては約３倍であり，八ヶ岳市民休暇村の応募倍率は，平成８年度以降０．９倍から０．８倍である。これらの数値からすると，既設保養所の需要の減少傾向が著しいとはいえず，依然として保養所を利用したいとする市民の希望に対応できていない状況が明らかで，保養所そのものの数が不足しており，新たな保養所設置の必要性は，十分にある。また，既設保養所の利用人数は僅かな減少傾向が見られるものの，部屋稼働率は，ほぼ１００パーセント近くを維持している。このことは保養所の利用形態が多人数から少人数単位の利用に変化してきていることを示すもので，このような傾向は，川崎市の保養所だけでなく一般の宿泊観光施設にも同様に見られる。したがって，利用者数の減少をもって既設保養所に対する需要の減少傾向が顕著であるとはいえない。
イ　原判決は，川崎市内から本件土地までの往復に，車を利用した場合８時間程度，電車・バスを利用した場合６時間以上かかり，市からやや離れた場所に存在するとし，公社が本件土地を取得する必要性があったかどうかについて疑問が生じるとするが，本来，土地の必要性について，目的地までの距離や所要時間の長短が絶対的な判断基準となることはない。現に，本件土地の近くにある既設保養所のα「あかがわ荘」は，川崎市内から往復，車で７時間程度，電車で５時間程度であるにもかかわらず，常に多くの市民に利用されている。一方，八ヶ岳市民休暇村は，川崎市内からの距離や所要時間が「あかがわ荘」と同程度で高速道路での利便がよいにもかかわらず，利用状況は他の２つの保養所よりもやや少ない。このことからも，目的地までの距離や所要時間の長短が土地の必要性についての絶対的な判断基
準とはならないことが明
らかである。
ウ　川崎市における既設保養所設置の構想は，川崎市特有の公害問題を経験した歴史的な背景から生まれたものであるが，その後，社会情勢は高齢化，情報化の進展，産業構造の転換など厳しい変化を続けており，特に高齢化への対応は自治体に課せられた緊急の課題である。今後の川崎市の高齢化率（６５歳以上の者の総人口に占める割合）は，平成１６年度で１４．４％となる見込みである。こうした高齢者の人口推計の中，既設保養所の箱根市民保養所及び東伊豆市民保養所は，６０歳以上の利用者が全体の５割から６割を占めており，以前から同様な傾向が続いている。このように，高齢者の人口が将来的に増加し，将来にわたり保養所の利用がさらに高まるものと推測でき，保養所の必要性もさらに高まる。第４保養所設置の構想のもととなった長寿保養所構想は，既設保養所設置の歴史的背景に加えて，健康な高齢者の増大に対応した健康の維持とゆとりある豊かな老後生活を支援していくという「豊かな長寿社会」や「生涯現役社会」の構築を目指す川崎市の総合的な施策の一環として考えられたものである。
エ　以上のとおり，川崎市は従来から市民保養所の設置を一貫して重要施策として位置づけてきており，第４保養所の設置は，従来の市民保養所以上の積極的な機能を果たす重要な施策であり，そのための用地である本件土地を取得する必要性は高い。
（３）　Ｐ１鑑定について
ア　国道接面による格差（プラス５％）認定について


（ア）　国道に接面する土地は，国道との高低差が問題となり，一般的に，高低差は出入に不便を生じるため，とくに商業地においては減価の要因とされているが，景観，眺望を要する旅館，店舗を中心とする地域等においては減価要因とならない場合もあり，また，住宅地においても街路より高いことは，排水，景観などの面において有利なため，高い評価を受けることがある。下部平坦地の接面する国道及び当該地域の状況のほか，Ｐ１鑑定が本件土地の昀有効使用をリゾート施設敷地としていることを考慮すると，下部東側平坦地について，国道との高低差が１ないし２ｍあるからといって，Ｐ１鑑定及びこれに基づく原判決のように，国道接面によるプラス２０％の増価をしないのは相当でなく，むしろ，西側平坦地同様プラス２０％の補正をすべきである。
（イ）　Ｐ１鑑定は，用途的地域を国道に接面する商業地（実際の用途も店舗敷地）と
する取引事例Ｇと，用途的地域を国道背後の住宅地とする標準画地を比較するにあたって，標準画地に対して取引事例Ｇの環境条件にプラス１５％の格差をつけている。ところが，Ｐ１鑑定は，標準画地と国道に接面する下部平坦地の比較にあたって，用途的地域が異なるにもかかわらず，環境条件について考慮しておらず，原判決も同様である。しかしながら，当該地域においては，国道に接面するか否かでその用途的地域を異にし，自ずと土地価格に差異が生じるから，標準画地と下部平坦地の比較にあたっては，環境条件による増価をすべきである。（ウ）　下部東側平坦地の国道との高低差及び環境条件を考慮した国道接面による本件平坦地の増価率は，プラス１３％となる。
イ　分割利用による格差（マイナス５％）認定について（ア）　Ｐ１鑑定は，上記アのとおり，本件平坦地の昀有効使用を平坦部分を一体的に使用するリゾート施設敷地とし，その利用形態として，大型のリゾートホテル，大企業の社員向け保養所あるいは学校法人の野外施設が上げられ，各平坦地には宿泊施設，運動施設，緑地，散策路，園芸施設等を適宜配置していくとしている。
（イ）　リゾート施設は，通常，自然環境の良好な地域に，その地形，眺望及び景観等の自然環境を生かして計画されるものであることは周知の事実であり，完成後の景観も効用増につながる。したがって，連続する一つの平坦地に建物その他の施設が配置されるよりも，適当な傾斜がある宅地に建物その他の施設を配置した方が全体としての景観も良好となり，平坦地以上の効用を発揮する場合もある。以上を考慮すると，本件平坦地は，３区分されているため分割利用せざるを得ないが，上部及び下部平坦地の間に高低差が存在するので，リゾート施設敷地としては連続する平坦地よりも眺望，景観等において効用が発揮されることが予想され，本件平坦地が３区分されていることは，増価要因とはなっても，減価要因となることはない。
（ウ）　原判決（３９頁以下）は，まとまって存在する土地と分散して存在する土地とを比較した場合，後者の方が土地の利用方法が限定されるとしてＰ１鑑定を支持するが，区分されていても，より高度の効用を発揮することがあり，本件平坦地は，まさにこれにあたる。したがって，Ｐ１鑑定が，本件平坦地の昀有効使用をリゾート施設敷地としながら，本件平坦地が３区分されているため分割利用せざるを得ないことによる減価をしたのは矛盾しており，これを是認した原判決も，不当である。
ウ　下部東側平坦地の崩壊の危険による格差（マイナス２％）認定についてＰ１鑑定は，下部東側平坦地の崩壊の危険と上部平坦地についての取付道路の安全性等の異なる要因を含めて土地利用限定として２０％の減価としたうえ，これを本件平坦地全体に対する両平坦地の面積割合に従って，これらの要因による本件土地全体についての減価率を１５％とし，さらに，これを両平坦地の面積割合で下部東側平坦地に２％（下部東側平坦地の崩壊の危険による減価率），上部平坦地に１３％と配分した。ところが，Ｐ１鑑定の個別評価（３号評価）における同様の減価率は，マイナス５０％とされており，これを本件平坦地全体の減価率にした場合はマイナス６％となり，一体評価の場合の上記マイナス２％と，個別評価の場合のマイナス６％との間に著しい開差が生じ，当該減価率２％は正当でなく，これを是認した原判決も不当である。
エ　本件通路が開発基準を充足しないことによる格差（マイナス１３％）についてＰ１鑑定は，上記ウのとおり，本件通路が開発基準を充足しないことによる格差として，上部平坦地にマイナス１３％とした。ところが，Ｐ１鑑定の個別評価（２号評価）における同様の減価率は，マイナス４０％とされており，これを本件平坦地全体の減価率にした場合はマイナス２５％となり，一体評価の場合の上記１３％と，個別評価の場合の２５％との間に著しい開差が生じ，当該減価率１３％は正当でなく，これを是認した原判決も不当である。
オ　造成費の考量による格差（マイナス１０％）認定について（ア）　Ｐ１鑑定は，本件平坦地が現況雑種地であり，宅地とするための造成費を考量して減価１０％とし，この減価率は開発基準を満たすような造成工事費として全体として７０００万円と見積り，うち４７００万円は防災工事であるとする。（イ）　このうち，下部東側平坦地について，Ｐ１鑑定は，一体評価では造成費を考慮せず，個別評価では宅地とするための造成費の考量からマイナス１０％の格差を設定し，一体評価と個別評価で異なる格差率を採用し，異なる扱いをしたことについて，何ら合理的説明をしておらず妥当でない。すなわち，Ｐ１鑑定は，一体評価では建物敷地として利用しないことがあるかもしれないとして造成費を考慮せ
ず，個別評価では建物敷地としての
利用を前提として造成費を考慮したことになり，一体評価であろうが，個別評価であろうが，その土地のもつ個別性に変わりはなく，両評価の間で減価率を異にするのは誤りであり，これを是認した原判決も不当である。
カ　面大による格差（マイナス１５％）認定について


（ア）　本件土地は標準画地と比較すると面大地（地積過大地）であるが，面大地であるからといって，市場性等の減価を必ず必要とするのではない。面大地は，その利用方法について，一体利用と分割利用が考えられ，両者の選択は対象地の存する地域の土地利用の状況及び公法上の規制等を考慮して判定するものである。（イ）　βは，風光明媚な観光保養地域であり，町内には温泉観光旅館をはじめ，寮，保養所等が平成１０年１２月３１日現在３９８軒存在しており，下賀茂地区においても，比較的規模の大きい旅館，ホテル等が存在する。Ｐ１鑑定は，本件平坦地の昀有効使用の方法を平坦地を一体的に使用するリゾート施設敷地と判定しており，これは当該地域における本件平坦地のリゾート施設敷地としての需要の存在を当然の前提とし，一体利用を合理的と判断したものである。したがって，本件平坦地については，標準画地と比較して面積が過大であっても，リゾート施設敷地としての一体利用が市場の需給関係等を勘案して合理的と認められる以上，地積過大による減価を行なう必要はない。Ｐ１鑑定の面大による上記減価は不要であり，これを是認した原判決も不当である。
キ　有効宅地化率の考慮による格差（マイナス１０％）認定について（ア）　防災排水施設は，Ｐ１鑑定では山林部分に含まれ，平坦地部分に存しないことは明らかであり，かつ，そのほかに平坦地部分について特別の防災排水施設を必要とする具体的根拠はなく，上記減価は妥当でない。（イ）　防災排水施設を敷地内に設置した場合，建物の建ぺい率及び容積率等の基準となる敷地面積から当該施設の面積は控除されず，当該施設の面積も敷地面積として有効に利用することが可能である。原判決が，防災排水施設に利用されている土地は有効に利用することができないとして，その分を減価したことは不当である。
ク　上部平坦地の眺望について
（ア）　本件土地が自然公園法第二種特別地域に指定されていることにより，普通地域に比較して各種の規制が存し，土地利用が制限され，これについて考慮する必
要があるが，これは，行政的条件で
あって，Ｐ１鑑定が，環境条件である眺望とを混同して相殺したことは誤りであり，これを是認した原判決も不当である。
（イ）　Ｐ１鑑定は，標準画地を自然公園法上の普通地域に存在するとし，標準画地の評価に際し，同法第二種特別地域に存する事例を２事例（事例Ｇ及びＨ）採用しているところ，地域要因比較にあたって，両事例が第二種特別地域に存在するにもかかわらず，行政的要因による比較をしておらず，また，同鑑定書に両事例に関し自然公園法の地域の記載すらしていない。
（ウ）　以上のとおり，Ｐ１鑑定は，上部平坦地について眺望が良好である点を看過し，他方、事例Ｇ及びＨについて第二種特別地域に存在することを把握せずに評価しており，これを是認した原判決も不当である。
ケ　上部準平坦地の評価について
（ア）　上部準平坦地は，宅地ではないものの，立木等が生育していないほぼ平坦なまとまった土地で，狭い山道により本件通路に接続しており，背後の急傾斜の山林と比較して，宅地等としての造成工事の容易な土地である。一般的に宅地見込地として利用可能な土地というのは，傾斜地であったり，高低差のある土地であったりするのが通常であり，また，接道については道路に接していれば優れる方で，接面道路はないが道路に近接し，道路の取付けが物理的，経済的に可能な土地は宅地見込地としてはやや優れるか普通という評価をされる。また，控訴人においても，本件準平坦地について，当初よりスポーツ・レクリエーション野外活動ゾーンとして位置付けており，背後の山林とは異なった土地利用を検討していた。（イ）　したがって，本件準平坦地を熟成度のやや低い宅地見込地と評価したＰ２鑑定を排斥した原判決（５０頁）の判断は，経験則に反する違法なものである。
コ　本件通路の評価について
本件通路は，認定外公道を含めて巾員約５ｍ，延長約２８０ｍの道路であり，旧来から存した認定外道路の付替えにより，自己所有地の有効活用のため整備された宅地内の専用道路で，本件通路の利用上の価値を増価したものであり，その評価については，一般的な道路の評価方法を採用すべきである。道路の評価は，更地価格に道路の種類等による減価割合を乗じた額を控除して算出すべきである。Ｐ１鑑定が本件通路を林地等傾斜地と同等のものとして評価したことは，不当である。サ　既存防災工事部分（その他のり地部分）の評価について
（ア）
防災工事施工法面は，現況上，上部平坦地の南側保護面（上部平坦地と一体となった土地）となっており，山林とは位置も異なり，また山林と全く効用を異にする土地である。それにもかかわらず，Ｐ１鑑定が山林として評価したことは，効用を無視した不適切な評価であり，これを是認した原判決は，当該評価について合理的理由を欠いた誤ったものというほかない。本件土地の防災工事は，平成３年に１億０６７０万円，同４年に１億５０００万円をかけて行われており，当該防災工事の施工部分が倒壊して存在しないなどの特段の事情がない以上，上記防災工事費について残存耐用年数に応じた価値が残存しているというべきところ，Ｐ１鑑定はこの事実を全く無視し，何ら合理的な根拠なく同部分を山林の２倍の効用を有するとして評価し，原判決もこれを是認しており，いずれも経験則に著しく反する。（イ）　その他のり地部分のような大規模な宅地見込地における崖地の評価については，一般的には，崖地に接する土地の更地価格について，崖地の方位，傾斜等の要因を考慮した崖地格差率を乗じた評価とされている。その他のり地部分は，上部平坦地の南側に面しており，平坦地を１００とした場合の格差率は５０から８０となる。平坦地に接するのり地は，平坦地と一体になる一つの土地と考えるべきであり，Ｐ１鑑定は，このような大規模な宅地見込地における崖地の評価を誤ったもので，これによった原判決も不当である。
第３　当裁判所の判断
１　本件土地取得の適否についての判断基準
原判決の事実及び理由の「第３　当裁判所の判断」欄１（原判決１８頁１６行目から同２１頁１５行目まで）に記載のとおりであるから，これを引用する。これによれば，当審における控訴人の主張（１）（議会の議決）は，理由がない。
２　本件土地の取得の適否


（１）　当裁判所も，第４保養所の設置の必要性は高いとはいえないものの，同保養所の設置自体は控訴人の裁量の範囲内であって，控訴人が本件土地の取得を公社に依頼してこれを取得しようとしていることがその裁量権を濫用した違法なものとはいえないと判断する。その理由は，原判決の事実及び理由の「第３　当裁判所の判断」欄２（原判決２１頁１６行目から同２３頁２４行目まで）に記載のとおりであるから，これを引用する。
（２）　当審における控訴人の主張（２）について
ア　東京圏の住民が宿泊を伴う旅行を希望する地域
を調査した結果によると，伊豆は，北海道，九州に次いで高い率を維持しており，観光旅行の主な目的として，温泉に入ることが昀も多い。（乙２６）一方，高齢化現象が進むなかで，既設保養所の箱根市民保養所及び東伊豆市民保養所について，６０歳以上の利用者が全体の６０％を占め，年々その率が増加している。（乙３０）
温泉を活用した保健事業を行っている市町村の老人医療費の伸びが，これをしていない市町村のそれに比較し低いとの研究報告が平成１２年に国民健康保険中央会によりされ，保健事業に温泉を活用することが提唱されている。（乙３２）イ　しかしながら，原判決（原判決２２頁２３行目から同２３頁２４行目まで）が判示するとおり，既設保養所の需要自体減少傾向が顕著であることに照らすと，第４保養所の設置の必要性及び合理性に疑問があるほか，本件土地が川崎市からの往復に不便であるとの交通事情や，本件土地自体の安全性についても問題があることを考慮すると，上記アを斟酌しても，本件土地に第４保養所を設置する必要性が高いとはいえない。
３　本件土地における開発行為等の許可の要否等
原判決の事実及び理由の「第３　当裁判所の判断」欄３（原判決２３頁２５行目から同２６頁６行目まで）に記載のとおりであるから，これを引用する。
４　公社購入価格の過大の有無
（１）　当裁判所も，本件土地の平成８年１２月９日時点での適正な価格は，一体的な評価によるＰ１評価額（３億９４１０万円）と認めるのが相当であり，市が公社から同適正価格を基礎とした金額（同金額並びにこれに対する平成８年１２月９日から市取得時までの利息及び事務費）を超える金額で取得することは，控訴人の裁量権を逸脱，濫用する違法をもたらし，差止めを認めるのが相当であると判断する。その理由は，原判決の事実及び理由の「第３　当裁判所の判断」欄４及び５（原判決２６頁７行目から同５７頁９行目まで）に記載のとおりであるから，これを引用する。
（２）　当審における控訴人の主張（３）について
ア　同アについて
（ア）　同（ア）について
ａ　下部東側平坦地と前面の国道との間には，１ないし２ｍの段差があって，その部分には石積みがある程度であり，同平坦地を園地，園芸地や駐車場として使用するに際しては，造成工事を行う必要がある（Ｐ１鑑定書〔１８頁の３号評価〕，原審証人Ｐ１の証言）。
ｂ　この事実によれば，下部東側
平坦地と前面の国道との間に上記高低差があることは，造成を要することにより減価要因となり，本件全証拠によっても，排水，景観などの面で上記高低差が増価要因となるとすべき事情を認めるに足りない。原判決（３８頁２０行目から同３９頁１５行目まで）が，国道接面による増価を下部西側平坦地に限って認めた点に違法はない。
（イ）　同（イ）について
ａ　Ｐ１鑑定が使用した取引事例Ｇは，本件土地の東方に所在し，北東側で国道に接面する土地であり，周囲に神社，ホテル，公園がある。これに対し，同鑑定が想定する標準画地（国道背後の幅員４ｍの舗装された公道に接面する。）と下部平坦地は，その南側に国道が通じる互いに近接する土地であるが，周囲に上記のような施設等はなく，土地利用の状況等の環境条件について差異がない。（Ｐ１鑑定，乙３５）
ｂ　この事実によれば，Ｐ１鑑定が環境条件において取引事例Ｇに１５％の格差を認めたのは相応の根拠のあることで，同鑑定が想定する標準画地（国道背後の幅員４ｍの舗装された公道に接面する。）と下部平坦地は，用途的地域が異なるとしても，環境条件において，下部平坦地に増価を認めるべきほどの事情はない。
イ　同イについて
（ア）　本件平坦地は，３つに別れ，下部平坦地と上部平坦地との高低差が約４０ｍあり，平均勾配１４％，全長約２８０ｍの本件通路で互いに結ばれていて，分割利用せざるを得ない（原判決４頁，５頁）。
（イ）　以上の対象地の現況からすると，本件平坦地は，その昀有効利用がリゾート施設敷地として一体的に使用することであるものの，原判決（３９頁１６行目から同４０頁２行目まで）が，３区分されているため分割利用せざるを得ないことは，減価要因となると判断したことに違法はなく，控訴人主張のように増価要因とすべき裏付けに欠ける。
ウ　同ウからオについて
（ア）　ａ　Ｐ１鑑定は，本件土地を一体のものとして評価した場合（１号評価）の評価額のほか，そのうち上部平坦地，下部東側平坦地及び下部西側平坦地を単独で評価（それぞれ２号評価から４号評価）した場合の評価額を算定している。（Ｐ１鑑定）
ｂ　Ｐ１鑑定は，その１号評価において，下部東側平坦地の崩壊の危険による格差マイナス２％を認めているが，その３号評価において，同様の減価率をマイナス５０％（同減価率を本件平坦地全体の面積で除した上，下部東側平坦地の面積を乗ずると，約マイ
ナス６％となる。）としており（Ｐ１鑑定），両者間に，開差が認められる。ｃ　Ｐ１鑑定は，その１号評価において，本件通路が開発基準を充足しないことによる格差マイナス１３％を認めているが，その２号評価において，同様の減価率をマイナス４０％（同減価率を本件平坦地全体の面積で除した上，上部平坦地の面積を乗ずると，約マイナス２５％となる。）としており（Ｐ１鑑定），両者間に，開差が認められる。


ｄ　Ｐ１鑑定は，その１号評価において，本件平坦地について都市計画法上の開発基準をクリアするための造成費の考量からの減価をマイナス１０％とし，具体的には，同造成工事費として７０００万円を要し，うち４７００万円が雨水対策費であるとするものの（原判決４１頁以下），このうち，下部東側平坦地については，造成費を考慮しないとする（原審証人Ｐ１の証言）にもかかわらず，その３号評価においては，宅地とするための造成費の考量からマイナス１０％の格差を認めている（Ｐ１鑑定）。
（イ）　この事実によれば，Ｐ１鑑定における１号評価と２号評価及び３号評価とを比較すると，①下部東側平坦地の崩壊の危険による格差，②本件通路が開発基準を充足しないことによる格差，③造成費の考量による格差の各認定について，控訴人主張の疑問点がなくはない。しかしながら，Ｐ１鑑定は，１号評価と２号から４号評価とでは前提条件が上記のとおり異なっており，本件土地の評価について結論として一体評価（１号評価）を妥当としており，個別評価を採用していない（原審証人Ｐ１の証言）のであるし，個別評価における上記格差率を採用すれば，本件土地の適正価格はより低額となり，１号評価と２号評価及び３号評価との間に，上記開差等があることは，上記（１）の判断の妨げとならない。
エ　同カについて
原判決（４２頁１８行目から同４３頁２０行目まで）が判示するとおり，本件土地自体過去頻繁に取引された土地でなく，本件土地が需給関係がひっ迫している地域の土地であるともいえず，本件平坦地をリゾート施設敷地として一体利用することが市場の需給関係等を勘案して合理的と認めるにも足りず，Ｐ１鑑定が面大による格差を認めたのが不当とはいえない。
オ　同キについて
（ア）　同（ア）について
原判決（４３頁２１行目から同４４頁１５行目まで）が判示するとおり，Ｐ１鑑定は，防災排水施設（調整池，Ｕ字側溝）の設置に要する面積を積算し，当該面積が本件平坦地（雑種地）の約１０％になり，防災排水施設に要する土地は有効に利用することができないとして減価しており，このような減価を不相当とすべき事由は見当たらない。
（イ）　同（イ）について
防災排水施設を敷地内に設置した場合に，建物の建ぺい率及び容積率等の基準となる敷地面積から当該施設の面積が控除されないとしても，上記（ア）のとおり，当該設置部分の土地の利用が限定され，防災排水施設に要する土地は有効に利用することができないとして，原判決（同上）が評価額を減額したことについて不相当とすべき理由はない。
カ　同クについて
（ア）　同（ア）について
ａ　Ｐ１鑑定は，上部平坦地の眺望が優れているとしながらも，同平坦地が自然公園法の第二種特別地域に指定され，これに基づく規制があることにより相殺されるとして，眺望が優れていることによる格差を認めなかった。（Ｐ１鑑定，原審証人Ｐ１の証言）
ｂ　控訴人主張のとおり，眺望の良さは環境条件に，自然公園法の第二種特別地域に指定されていることは行政的条件にそれぞれ当たるとしても，Ｐ１鑑定が，上部平坦地の眺望が優れていることについて，上記ａの理由により格差を認めなかったことは，なお鑑定人の裁量の範囲内ということができ，誤りとまではいえない。
（イ）　同（イ）について
Ｐ１鑑定は，行政的条件を含めて，標準画地と各取引事例との地域要因を比較しており（原判決別紙５），各取引事例について当該土地が自然公園法の普通地域と第二種特別地域とのいずれに所在するかの記載がないことをもって，Ｐ１鑑定が行政的条件を考慮していないとはいえない。（原審証人Ｐ１の証言）
キ　同ケについて
当裁判所も，上部準平坦地は山林の一部として評価するのが相当であり，宅地見込地として評価すべきでないと判断する。その理由は，原判決の事実及び理由の「第３　当裁判所の判断」欄４（６）イ（ア）（原判決４４頁１７行目から同４５頁１４行目まで）及び同４（８）ウ（原判決５０頁１１行目から同２５行目まで）に記載のとおりであるから，これを引用する。原判決の判断は，違法とはいえない。
ク　同コについて
本件通路は，本件平坦地外の山林等傾斜地に所在し，宅地内の道路とは異なるというべきであり（原判決別紙１），原判決（４５頁１５行目から同４６頁４行目まで）が判示するとおり，Ｐ１鑑定が，山林等傾斜地に本件通路及び防災工事の実施されたのり面が存在することにより，合計２０％の増価をしたことは，相当と認められる（Ｐ２鑑定〔原判決４８頁〕が，本件通路について，平坦地Ｃ部分の想定画地の更地価格を標準として評価したことは相当でない。）。Ｐ１鑑定が本件通路を林地等傾斜地と同等のものとして評価したことをもって不当とはいえない。
ケ　同サについて
（ア）　同（ア）について
ａ　当裁判所も，その他のり地部分を宅地見込地として評価すべきでないと判断する。その理由は，原判決の事実及び理由の「第３　当裁判所の判断」欄４（８）エ（原判決５０頁末行から同５２頁５行目まで）に記載のとおりであるから，これを引用する。
ｂ　防災工事の施工により，防災工事施工法面が上部平坦地の南側保護面となっていると認められるものの（原審における釈明処分の結果），上記ａのとおり，その他のり地部分を宅地見込地として評価すべきでなく，上記クのとおり，本件通路及び防災工事がされたその他のり面について，林地等傾斜地の標準画地の２倍の効用があるとした上で，２０％の増価を認めたＰ１鑑定が相当である。
（イ）　同（イ）について
上記（ア）ａのとおり，その他のり地部分を宅地見込地として評価すべきでない以上，Ｐ１鑑定及びこれに従った原判決の判断に違法な点は見当たらない。
第４　結論
以上によれば，原判決は相当であり，控訴人の本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第１民事部
裁判長裁判官　江見弘武
裁判官　岩田眞
裁判官　原啓一郎


平成一二年(ネ)第六九四号不正競争差止等本訴請求、商標権移転登録手続反訴請求
控訴事件
（原審大阪地方裁判所平成八年(ワ)第九四二五号、平成一〇年(ワ)第六九〇七号）
【当審口頭弁論終結日平成一二年一〇月二〇日】
判      　　決
控訴人（一審本訴被告、同反訴原告）　　株式会社ホリ   キリ
右代表者代表取締役　　　　　　　　　　【Ａ】
右訴訟代理人弁護士　　　　　　　　　　米　田　宏　己同　　　　　　　　    　　　　　　　西　　　信　子同　　　　　　　　    　　　　　　　山　崎　邦　夫同　　　　　　　　    　　　　　　　石　川　直　基被控訴人（一審本訴原告、同反訴被告）　ベルフォーラム株式会社
右代表者代表取締役　　　　　　　　　　【Ｂ】
右訴訟代理人弁護士　　　　　　　　　　本　渡　諒　一同　　　　　　　　    　　　　　　　伊　藤　孝　江同　　　　　　　　    　　　　　　　木　島　喜　一右補佐人弁理士　　　　　　　　　　　　清　水　久　義
主　　　　　　文
一　本件控訴を棄却する。
二　控訴費用は、控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一　当事者の求めた裁判
一　控訴人
１　原判決中控訴人の敗訴部分を取り消す。
２　被控訴人の請求を棄却する。
３　被控訴人は、控訴人に対し、原判決別紙商標権目録記載の登録商標につき、移転登録手続をせよ。
４　訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二　被控訴人
主文と同旨
（以下、控訴人を「被告」、被控訴人を「原告」という。）
第二　事案の概要
一　前提となる事実（証拠を摘示しない事実は当事者間に争いがない。）
１　当事者
(一)　原告は、建築工事の企画、設計及び施工等を目的とする株式会社である。
(二)　被告は、建築工事及び内装工事の企画、設計、施工を主たる業務とする株式会社である（乙１）。
２　原告商品の販売
原告は、一六枚のタイルを組み合わせたユニット式ジョイントタイル（以下、単にこのユニット式ジョイントタイルを指すときは「本件商品」といい、特に原告が販売する同商品を指すときは「原告商品」という。）を、「セラールＣＥＲＡＬ」という商品表示（以下「本件表示」という。）を使用し、マンションのバルコニー用商品として販売している。
３　原告の商標権
原告は、原判決別紙商標権目録記載の商標権を有しており（以下、この商標権を「原告商標権」、この商標権に係る商標を「原告商標」という。）、右商標を使用して原告商品を販売している。なお、原告商標と本件表示は、ほぼ同じ内容のものである。
４　被告商品の販売
(一)　被告は、九枚のタイルを組み合わせたユニット式ジョイントタイル（以下「被告商品」という。）を、「セラール３００ＣＥＲＡＬ」との商品表示（以下「被告表示」という。）及び原判決別紙被告商標目録記載の商標（以下「被告商標」という。）を使用して販売している（なお被告表示と被告商標とはほぼ同じ内容のものであり、被告商標は被告表示に含まれるものである。）。(二)　被告は、平成一〇年一〇月二一日以降、被告表示及び被告商標の使用を中止した。
(三)　被告表示及び被告商標は、本件表示及び原告商標と類似する。(四)　被告は、平成六年から平成一〇年一〇日二〇日までの間に、被告商標を使用した被告商品を販売した。
なお、右被告商品の販売数と右販売にかかる利益額については、後記のとおり、当事者間に争いがある。
二　原告の本訴請求
１　不正競争防止法に基づく請求
右請求は、原告が、本件表示は原告商品の商品表示として周知性を有しているところ、被告商品についての被告表示の使用は、不正競争防止法二条一項一号に定める不正競争行為に該当するとして、被告に対し、①同法三条一項に基づき、被告商品を販売等するに当たって被告表示を使用することの差止め、②同条二項に基づき、原判決別紙著作物目録記載のパンフレット等の破棄、③同法四条に基づき、被告が被告商品を販売し始めた平成六年から平成一〇年一〇月二〇日までの間の被告商品の販売に係る損害賠償をそれぞれ求めたものである。
２　商標権侵害に基づく請求
右請求は、原告が、被告商標は原告商標と類似するから、被告商品を販売等するに当たって被告商標を使用する行為は原告商標権を侵害するとして、被告に対し、①商標法三六条一項に基づき、被告商品を販売等するに当たって被告商標を使用することの差止め、②同条二項に基づき、原判決別紙著作物目録記載のパンフレット等の破棄、③商標権侵害に基づき、平成九年七月二五日（原告商標権の登録日）から平成一〇年一〇月二〇日（被告商標の最終使用日）までの間の被告商品の販売に係る損害賠償をそれぞれ求めたものである。
三　被告の反訴請求


右請求は、被告が、原告商標を案出し、商品化したのは被告であるから、原告商標の商標登録請求権は本来被告が有すべきであり、真の商標権者は被告であるところ、原告は被告の商標登録請求権を冒用して商標登録出願をし、原告商標の商標登録を得たとして、原告に対し、真正な登録名義の回復を原因とする原告商標の移転登録を求めたものである。
四　原審の判断
原審は、本訴につき、本件表示は、原告代表者の個人企業であったロックウエストの商品であることを示す商品表示として周知性を取得したことを認めたものの、これは原告の商品としての商品表示としては周知性を取得したとは認められないとして、不正競争防止法に基づく請求を棄却し、原告商標権に基づく請求については、差止請求を棄却し、損害賠償請求を一部認容した。また、被告の反訴請求については、主張自体失当としてこれを棄却した。そこで、被告が、控訴を提起し、前記第一のとおりの裁判を求めた（原告は、敗訴部分について控訴を提起していない。）。
五　争点
（本訴について）
１　不正競争防止法関係
(一)　本件表示は、原告商品を示す周知の商品表示か。(二)　被告商品は原告商品と誤認混同するおそれがあるか。
(三)　被告による先使用権の有無
(四)　損害額
２　商標権侵害関係
(一)　本件における原告の商標権の行使は権利濫用か。
(一)の２　過失の推定の可否
(二)　損害額
(二)の２　相殺の可否
（反訴について）
３　反訴の訴えの利益の有無
４　被告は原告に対する原告商標の移転登録請求権を有するか。
第三　当事者の主張
一　争点に関する当事者の主張
争点に関する当事者の主張は、後記二以下を付加するほか、原判決一二頁五行目から二一頁九行目までに記載されたとおりであるから、これを引用する。
二　当審における被告の主張
１　権利濫用もしくはクリーンハンドの理論（争点２(一)）について
(一)　権利濫用
原告商標の商標登録請求権は、本来被告が有するべきであるが、仮に、原告が商標権者であったとしても、本件商品の商品化に被告は甚大な貢献をしており、原告の被った損害の全損害を被告に負担せしめることは、右貢献を全く評価しないものであり、不法行為の基本理念である損害の公平な分担に反するものである。したがって、仮に損害賠償義務を認めるにしても、全損害の割合的負担によるべきである。
(二)　クリーンハンドの理論
被告は、自らが商標権者として「セラール」について商標登録出願しようとしたが、当時日本硝子が右セラールの商標権者であったため、出願を断念した経緯がある。
しかるに、原告と被告は、右商標権者日本硝子の存在を認識しながら、本件表示を付した商品を販売していたのであり、原告自身、日本硝子の商標権を侵害していた者である。このような侵害者が、たまたま商品区分変更の間隙をぬって、被告をさしおいて商標登録出願をし、登録されるやこれを奇貨として、商品化に多大な貢献をした被告に対し、差止め及び損害賠償を求めるのは、クリーンハンドの原則、信義誠実の原則に反する行為であり許されない。
２　過失の推定について
本件表示の真実の商標権者は、被告であるから、被告の本件表示の使用に、原告の商標権侵害についての過失はなかったし、過失を推定することは許されない。
３　損害額（販売枚数と経費ー争点２(二)）について被告は、原審において、損害の算定について、通説と考えられた純利益説を前提として粗利益の額（同期間中九三〇〇枚の被告商標を使用した被告商品を販売し、これにより二四八六万八二〇〇円の売上を得、一八四七万九〇七〇円の売上原価を要し、六三八万九一三〇円の粗利益を得たとの主張）を争わなかったが、粗利益説に準じた判断がなされる以上、販売枚数及び経費について次のとおり主張する。
(一)　販売枚数
被告が、平成九年七月二五日から平成一〇年一〇月二〇日までの期間中、受注マンションに対し、被告商標を付して販売した被告商品の枚数は、右期間中に受注したものに限り合計すると四二四一枚となり、その粗利益は、三〇〇万三〇六五円である。
(二)　経費
右四二四一枚の販売に要した経費は、二四七万一一〇五円である。
(三)　利益
したがって、被告が、右期間中被告商品を販売することによって得た利益は、五三万一九六〇円である。
４　相殺（当審で追加された主張ー争点２(二)の２）原告は、平成七年一二月、被告の得意先である訴外高島屋及び同兼松都市開発株式会社に対し、本件表示をした商品の販売中止を要請する文書を送付した。当時の原告の表示使用差止請求権の根拠は不正競争防止法に基づくものであったところ、原告の不正競争防止法に基づく主張は事実に反し、しかも、被告が先使用権を有していた。
被告は、得意先に迷惑が波及することをおそれ、高島屋納品分については表示を変更した上、「本件表示は使用しない」旨の文書を提出した。原告は、右文書の写しをもって、被告の得意先をまわり、あたかも被告が違法行為をしているかの如く吹聴し、被告の営業を妨害した。被告は、原告の右行為により営業活動に多大の損害を受け、原告に対し損害賠償請求権を有する。
仮に、原告の損害賠償請求権が認容されるのであれば、被告の原告に対する損害賠償請求権と右認容額と対当額において相殺する。
三　当審における原告の主張
１　被告の主張二１（権利濫用、クリーンハンドの原則）についての反論原告商標の登録出願は適法になされており、原告は原告商標についての商標権者である。被告は、原告の権利を侵害したものであるから、損害賠償請求に際し、権利濫用やクリーンハンドの理論が適用されることはない。
２　被告の主張二２（過失の推定）についての反論
被告は、原告が従前から本件表示を使用していることを十分に認識しながら、意図的に本件表示類似の被告表示を使用したのであるから、被告の行為は故意に基づくものである。
３　被告の主張二３（損害）についての反論
(一)　時機に遅れた攻撃防御方法の却下の申立て
被告が当審において提出する、被告商品の販売枚数に関する書証は、時機に遅れた攻撃防御方法であるから、却下すべきである。被告は、原審における反証が不十分であったというが、損害額の反証の機会を自ら放棄していたというべきである。