１　審決は，本件考案１，２について「Ｂによってなされた指示の中には，本件考案１における内装用仮設足場としての構成のすべてについての，換言すれば本件考案１の実用新案登録請求の範囲に記載されたすべての構成要件にわたっての，具体的な指示はなく，特に，「キヤンテイーレバーを外管の上部に形設させた二重管によるストッパーピン付き伸縮柱とを設け，展開した作業床の上面にヒンジの一部を突出させず，かつ，二枚の作業床が背中合わせに起立できるように，Ｌ字状の平板を二枚一組に組み合わせた特殊ヒンジ二組で，前記軸組本体の梁材と二枚の作業床の一端とをそれぞれ枢支連結し，該二枚の作業床の各々の他端裏面に対して，前記キヤンテイーレバーを外管の上部に形設させた二重管によるストッパーピン付き伸縮柱のキヤンテイーレバーの末端付近を枢着させ，該キヤンテイーレバーを外管の上部に形設させた二重管によるストッパーピン付き伸縮柱の内管の下端付近に梁ブラケツトを突設させ，該梁ブラケットと前述の軸組本体の桁材とをコンネクテイングロツドで枢支連結し」との技術事項は，示唆するところもない。」（審決書２５頁５行～２６頁６行），「Ｂは，従来の足場がもつ欠点を指摘し，大喜商事によって販売されていた，折り畳み式舞台（「ポータブルステージ」）を参考にしつつ，これら欠点を解決した装置の製作を依頼したものであり，基本的な課題，アイデアを提示したのみに過ぎず，本件考案１及び２に係る，上記におけるような具体的な着想，創作を何ら行ってはいないものとするのが相当である。」（２６頁１８行～２７頁５行）と判断した。
そもそも本件足場が発明としての価値を有する最大の理由は，内装工事用の足場である点にあり，原告Ｂは，この点の指示を行っている。原告Ｂの指示がなければ，内装・建築工事などに全く無縁であった被告が，本件足場を開発できる可能性は全くあり得なかったのであるから，この点を軽視すべきではない。原告Ｂは，当時の被告側の担当者である土肥潤一（以下「土肥」という。）に対し，本件足場の機能や具体的な規格に加え，天板を蝶番にしてキャスターにより移動することができるものとの，本件足場の機能的特徴の極めて重要な部分の指示も行っている。
２　共同発明（考案）者とは，２人以上の者が，単なる協力でなく，実質的に協力し，発明（考案）を完成させた場合の，その２人以上の者のことである。発明（考案）は，「技術的思想の創作」であるから，実質的な協力の有無は，専らこの観点から判断すべきである。
ある者が提供した着想が新しい場合には，着想提供者は発明者となり，新しい着想を具体化した者は，その具体化が当業者にとって自明程度のことに属さない場合に限り，共同発明（考案）者となる，とするのが相当である。本件においては，原告Ｂは新しい着想を提供した者であるから，発明（考案）者に相当する。この着想を具体化したのは被告であったとしても，被告は，せいぜい，共同発明（考案）者の地位を得るにとどまるものであり，被告が単独で発明（考案）したとすることはできない。
実際には，原告Ｂの指示は，着想の提供にとどまらず，ある程度具体的な形状・機構的特徴をもその内容に含んでいた。このことは，原告Ｂが，被告に，本件足場の製作を依頼する前に，他者に，本件足場と同種の形状的・機構的特徴を有する試作品を製作させていたことからも明らかである。
３　被告は，原告Ｂからの指示を海生工業及びスガハラ機工等に単に伝達したにすぎず，具体的考案は，海生工業及びスガハラ機工と共同で行われたものであって，被告が単独で考案したものではない。
４　以上のとおり，原告Ｂは，少なくとも共同発明（考案）者の一人には当たると判断されるべきである。
第４　被告の反論の要点
審決の認定判断は正当であって，審決を取り消すべき理由はない。１　原告らが本件考案１，２を共同で考案，開発したというためには，単に基本的な課題，アイディアを提示するだけでなく，本件各考案の構成要件についての，明細書記載の所定の作用効果を奏する技術事項を示唆する具体的な指示を出したという場合でなければならない。
原告らは，本件足場について，①軽くて，移動できて，折り畳み自由なものがほしいとの希望を伝え，②具体的には，エレベーターに乗るように高さを１９５０ミリメートル，幅４５０ミリメートルとすること，③広げたままで平行移動させることができるようにキャスターを付けること，④作業中に下が見えるようにすること，⑤９５０ミリメートルから１１５０ミリメートルの間で高さの調節ができることを，細かな説明をせずに，略図を示して，大体こんな風にと指示したに過ぎない。被告は，この程度の大まかな説明，要求に基づいて，とりあえず二種類の試作品を製作して，そのうちの一つを原告中山に示したところ，同原告が，イメージどおりのものができあがっていることに満足して，その後は，青色に塗ることと，二種類作られていた天板のうち，網目状の方を選んだこと以外には指示，要求をしないことから，そのまま，実用品の製作に着手したものである。原告らが指示・要求した上記①ないし⑤の事項は，いずれも，それ自体，何ら機構，機能等の技術的な事項を含まない，単なる，規格，仕様，性能についての発注者としての要望，指示，要求にすぎない。しかも，これらの事項は，いずれも，当時の被告製品である「ポータブルステージ」の規格，性能を大幅に変更するようなものではなかった。
このような，原告らの指示・要求の内容，性格，指示・要求の仕方，及びこれらに基づいた被告の試作品製作の経緯等から，原告らの要望，指示・要求は，本件考案１，２の構成要件や所定の技術事項については何ら影響を与えていないということができる。
２　原告らが提供した着想がいかに新しいものであっても，発明・考案の構成要件部分や所定の技術事項について，何らの提供がなされていない場合には，「着想を具体化した者」ということはできない。
原告らの行為は，単にポータブルステージを作業用足場に転用するという着想，転用できることや，転用するための情報を被告に提供したというにすぎない。被告は，原告らの申入れを契機として，その基本的な構造をそのまま流用してセーフティベースを製作したものであるから，この点が原告らの着想，創作に基づくものということはできない。
３　以上のとおりであるから，原告らを，本件考案１，２の共同考案者であるとすることはできない。
４　原告らは，本件考案１，２と同じ内容である本件発明について，被告との共同発明とせず，原告Ｂを発明者として，本件特許登録を受けている。本件考案１，２が共同考案であるとの原告らの主張は，自らの発明にかかるものとして特許出願した行為の不当性まで自白するものであって，禁反言の法理に違反する，不当なものである。
第５　当裁判所の判断


１　事実関係について
証拠（甲第３ないし第６号証，第８，第９号証，第１０号証の１，２，第１３号証，第１４号証の１ないし４，第１５ないし第２０号証，乙第１号証の１ないし６，第４号証の１ないし４，第５号証の１，２，第６号証の１ないし５，第７号証，第８号証の１ないし３，第９ないし１５号証）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められ，甲第１０号証の１，２，乙第１号証の５，第９ないし第１１号証中，これに反する部分は，採用することができない。(1)　原告中山は，昭和３９年から平成２年まで，建設用資材の販売等や内装工事を業とする大興物産株式会社（以下「大興物産」という。）の従業員であった者であり，大興物産を退社した後，大喜産業（本件訴訟の原告補助参加人）を設立してその代表取締役に就任し，現在に至っている。
原告Ｂは，昭和６０年から大興物産の従業員として勤務している者である。
原告中山が大興物産に勤務していた当時，同原告と原告Ｂとは，上司と部下の関係にあった。
(2)　原告Ｂは，昭和５９年ころ，建物の内装工事現場で足場を組む仕事に従事した。当時，建物の内装工事において一般に行われていた足場組みに関する作業は，足場の材料である足場用の板と脚立を建物内に搬入し，これらをゴムバンドで組んで足場を作り，内装作業場所が変わるたびに足場の解体，組立てを繰り返し，内装作業終了後，足場を解体して材料の板と脚立を建物外に搬出するというものであった。原告Ｂは，このような足場組みの方法は，時間がかかりすぎ，作業の負担も大きいことなどから，このような作業の在り方を改善する必要があると考え，建物のエレベーターに搬入して作業現場まで持ち上げることができる移動式の内装工事現場用の足場を開発しようと思い立った。
原告Ｂは，具体的には，折り畳むことができ，キャスター（方向自在小車輪）を用いることにより，折り畳んだ状態でも広げた状態でも移動できるようにした内装工事現場用足場を想定し，いくつかの業者に依頼して，試作品の製作を試みたものの，出来上がった試作品の重量が重すぎるなど，実用性のある製品は，なかなか製作できなかった。
原告Ｂは，昭和６２年の春ころ，長崎県のホテルの宴会場にあったテーブル様のものを見て，この製品を製作する技術のあるところならば，かねてから構想していた移動式の足場を製作することができるかもしれないと考え，原告中山と相談した上で，上記ホテルに同製品を納入していたオリバー社に問い合わせたところ，同製品が被告の製作した「ポータブルステージ」という名称の製品（以下，この製品一般を「ポータブルステージ」という。）であることが判明したため，同社を通じて被告と連絡をとった。
(3)　被告は，もと額縁製造販売の仕事をしていた本谷憲朗（以下「本谷」という。）が，ホテルの宴会場の備品等の製造販売等をすることを目的として，昭和５５年に設立した会社である。ポータブルステージは，ホテルの宴会場等において使用される折り畳み式のステージ台であり，被告の主力商品の一つであった。ポータブルステージは，四隅に脚を取り付けた天板２枚を組み合わせることによって１枚の脚付きの床として構成する構造の台であり，２枚の天板は，合わせ目部分を境として，背中合わせに垂直に立てて折り畳むことができるものであった。２枚の天板の合わせ目部分の脚部には移動用のキャスターが付けられていた。台の高さについては，高さを調節できないものと，脚部で２段階に高さを調節できるものとがあった。天板を折り畳むための蝶番は，２枚の天板を両側から同時に持ち上げて立てなければ畳めない仕組みのものであり，片側ずつ立てて折り畳むことのできる仕組みのものではなかった。
(4)　原告Ｂは，当時被告の従業員であった土肥に対し，被告のポータブルステージを参考にして，これに似た建設現場の足場を製作したいと述べ，被告において試作品を製作するよう依頼した。この際，原告Ｂは，建設用足場として，軽く，移動可能で，折り畳み自由なものがほしいとの希望を伝え，具体的には，エレベーターに乗せることができるように折り畳んだときの高さを１９５０ミリメートル，幅４５０ミリメートルから６００ミリメートルの間とすること，広げたままで平行移動することができるようにキャスターを付けること，作業中に足場の下が見えるようにすること，広げたときに９５０ミリメートルから１１５０ミリメートルの間で高さの調節ができることを，略図を用いて説明し，要望した。被告は，同原告の上記要望に対し，試作品を製作することを承諾した。
(5)　被告は，建築用備品に関する知識に乏しかったため，上記試作品を製作するに当たっては，工事の実際と試作品のイメージをつかむため，本谷が，実際に工事現場に行って，従来の足場を用いた工事の状況を見るなどした。被告は，まず，成和プレスに試作品の製作を依頼した。しかし，成和プレスが製作した試作品は，重量が重く，構造も不安定であったため，その製品化を断念し，原告Ｂらにこの試作品を提案しないまま，新たな試作品の製作をすることを決めた。
被告は，ポータブルステージの製作を依頼していた有限会社スガハラ機工（以下「スガハラ機工」という。）に，ポータブルステージを基にこれを改良して，上記足場の試作品を製作するように依頼した。スガハラ機工は，被告から製作の注文を受けたポータブルステージを海生工業株式会社（以下「海生工業」という。）に製作させていたことから，被告代表者である本谷，スガハラ機工の代表者である菅原實（以下「菅原」という。）及び海生工業の代表者である松本朝信（以下「松本」という。）らが，試作品の製作について，打合せをし，検討を重ねた。菅原と土肥は，試作品に用いる蝶番について，奈良県にあるホテルにあった他社製品のステージに用いられていた蝶番の形を写してきて，この蝶番の形を元に改良を加えて試作品の蝶番を製作した。
海生工業の松本は，試作品の製作の過程で，本谷の意向を受けて，試作品についての図面のほとんどを作図した。
本谷は，原告Ｂに対し，昭和６２年７月２８日付けで，「先日は御多忙中，接見戴き誠にありがとうございました。さて製作中の足場でございますが，とりあえず一回目の提案をさして戴きます。着案された御社様を中心に考えてのものでございます。ご見当をお願い致します。製品の進度ですが，二種類の型で考案，目下製作中ですが，簡単な方の一台は今月中に完成しますが，一方の高機能の製品の方が，八月十日頃に完成致します。」と記載した書簡（甲第３号証）を送付した。


(6)　被告は，昭和６２年８月ころ，蝶板とキャスターのついた卓球台様の試作品を完成した。この試作品は，ほぼ，原告Ｂの要望どおりのものであり，その構成は，基本的にはポータブルステージの構成をそのまま流用したものであって，ただ，大きなパイプを用いないことにしたり，全体の機構を単純にしたりして軽量化を図っていること，天板を片方ずつ立てて折りたたむことのできる構造の蝶番を採用していること，高さの調節が細かくできるようにしていること，キャスターが全部の脚部に付けられていることなどの点で，ポータブルステージとは異なっていた。試作品の２枚の天板のうち，一方はアルミ板に穴を空けたもの，他方は金属製の網という構造になっており，原告らにおいて，いずれを製品として採用するかについて選択することとされていた。原告Ｂは，原告中山と相談した上，アルミ板に穴を空けた天板は滑りやすいことから，柔軟性のある金属製の網の天板の方を製品に採用することを決定した。原告中山は，被告に対し，製品の色を青色にし，天板の端の部分を黄色に塗ることを提案した。
その後，上記試作品は製品化され，「セーフティーベース」という商品名で大興物産を通じて販売された。本谷が昭和６３年ころ大興物産に提出した「セーフティベース」に関する提案書（甲第１３号証）中には，「１．この製品は，大喜商事（株）のポータブルステージの機構を応用し，内装工事足場として開発し，工事準備のスピード化と安全足場を目的に製品化したものである。」，「２．この安全足場は，大興物産（株）の着案であり，製作考案は大喜商事（株）が担当し，開発したものである。」との記載がある。
原告中山は，平成２年ころ大興物産を退社し，大喜産業を設立してその代表取締役に就任した。本谷は，大喜産業の取締役に就任した。大喜産業は，被告が製造した「セーフティーベース」と同一の商品を，「シフト・ステージ」という商品名で販売した（以下，これらの商品を併せて「本件商品」という。）。その後，被告が自ら本件商品を販売するようになったため，被告と大喜産業らとの間で本件商品の販売をめぐる紛争が発生し，今日に至っている。(7)　被告は，昭和６２年９月３日に，本件考案１につき，発明者を本谷として本件登録出願１を，同月４日に，本件考案２につき，発明者を本谷として本件登録出願２をした。
原告らは，同年９月２２日に，本件発明につき，発明者を原告Ｂとして，本件特許出願をした。
本件考案１及び本件発明は，いずれも本件商品を元に構成され，特許出願ないし実用新案登録出願されたものであり，本件考案２は，本件商品のうちの蝶番の部分だけについて，実用新案登録が出願されたものである。本件商品は，本件登録実用新案１，２及び本件特許の構成要件をいずれも充足している。
２　原告Ｂが共同考案者ないし共同発明者であるとの主張について(1)　審決は，本件発明及び本件考案１，２の発明者・考案者について，次のよに認定判断した。
「Ｂによってなされた指示の中には，本件考案１における内装用仮設足場としての構成のすべてについての，換言すれば本件考案１の実用新案登録請求の範囲に記載されたすべての構成要件にわたっての，具体的な指示はなく，特に，「キヤンテイーレバーを外管の上部に形設された二重管によるストッパーピン付き伸縮柱とを設け，展開した作業床の上面にヒンジの一部を突出させず，かつ，二枚の作業床が背中合わせに起立できるように，Ｌ字状の平板を二枚一組に組み合わせた特殊ヒンジ二組で，前記軸組本体の梁材と二枚の作業床の一端とをそれぞれ枢支連結し，該二枚の作業床の各々の他端裏面に対して，前記キヤンテイーレバーを外管の上部に形設させた二重管によるストッパーピン付き伸縮柱のキヤンテイーレバーの末端付近を枢着させ，該キヤンテイーレバーを外管の上部に形設させた二重管によるストッパーピン付き伸縮柱の内管の下端付近に梁ブラケットを突設させ，該梁ブラケットと前述の軸組本体の桁材とをコンネクテイングロツドで枢支連結し」との技術事項は，示唆するところもない。
そして，本件考案１はその構成を有することにより，明細書記載の所定の作用効果を奏するものである。
又，本件考案２とＢによる指示の内容とを対比すると，同様に，Ｂの指示の中に，本件考案２における蝶番に関する，その実用新案登録請求の範囲に記載された構成についての具体的な指示は何らされてなく，示唆するところもない。そして，本件考案２はその構成を有することにより，明細書記載の所定の作用効果を奏するものである。
以上によると，Ｂは，従来の足場がもつ欠点を指摘し，大喜商事によって販売されていた，折り畳み式舞台（「ポータブルステージ」）を参考にしつつ，これら欠点を解決した装置の製作を依頼したものであり，基本的な課題，アイデアを提示したのみに過ぎず，本件考案１及び２に係る，上記におけるような具体的な着想，創作を何ら行ってはいないものとするのが相当である。これに対し，大喜商事の本谷は，Ｂにより提示された課題，要求を受けて，これを実現すべく，本件考案１及び２の要旨に係る，上記におけるような具体的な構造，装置を創作，開発したものであるとするのが相当である。さらに，Ｂは，大喜商事の本谷による創作の過程において，意見を求められたり，又述べることがあったことが窺えるものの，それは創作に実質的な影響を与えることのない単なる助言にとどまるとするのが相当であり，共同による考案とすることもできない。」（審決書２５頁４行～２７頁１６行），「本件発明の発明者が上記他の実用新案登録出願に係る考案（判決注・本件考案１）の考案者と同一であるとも，本件発明の出願の時において，その出願人が上記他の出願の出願人と同一であるとも認められない。・・・被請求人は，「審判請求人が引用する出願１（実願昭６２－１３５４５０号）の実用新案（判決注・本件登録実用新案１）及び出願２（実願昭６２－１３６０５６号）の実用新案（判決注・本件登録実用新案２）は，考案者でない者がその考案について登録を受ける権利を承継しないものの出願に対して登録・公告がなされたものであり，よって，引用の実用新案登録は無効とされるべきものである。又，冒認による出願であるので先願権は存在しないものであり，引用の先願先登録の真の考案者は本審判被請求人であり，特許法２９条の２の適用はないものである。」と主張しているが，真の考案者については，さきに検討したとおり，本谷憲朗であり，Ｂ純一郎は単なる補助者にすぎないことが認められる。
したがって，上記先願考案に係る考案者は，本件発明の発明者とは相違し，特許法２９条の２の規定の適用が可能となるものである。」（審決書３４頁１３行～１８行）


(2)　原告らは，原告Ｂは，本件発明及び本件考案１，２の共同発明者ないし共同考案者の一人とみるべきである，と主張する。
発明とは，自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいい（特許法２条１項），考案とは，自然法則を利用した技術的思想の創作をいう（実用新案法２条１項）。発明者・考案者とは，これら技術的思想の創作に実質的に関与した自然人をいう，と解すべきである。
ある者を，ある技術的思想の創作に実質的に関与したものとして発明者・考案者と評価することができるかどうかは，必ずしも容易に決定できることではなく，その決定には多大の困難を伴うことも少なくない。結局のところ，具体的事案において，その技術的思想の内容や，その者がその技術的思想の創作過程において果たした役割の内容，程度などを総合的に勘案して決する以外にないというべきである。
ア　本件発明及び本件考案１について
本件発明及び本件考案１は，いずれも，従来，建築物の内装工事のうち天井等の高所作業を行う場合に用いる仮設足場について，脚立，足場板，ゴムバンドなどを用いて設営していたことによる問題点（運搬，設置上の不便や作業中の安全管理上の問題点など）を解決することを目的としてなされたものである（甲第４，第５号証）。
１で認定したところによれば，原告Ｂは，上記課題を認識し，この課題を解決するため，被告の商品であるポータブルステージを建設現場の足場に転用することを思い付き，被告に対し，試作品の製作を依頼し，被告の代表者である本谷らは，ポータブルステージを製作した技術を基礎として，本件商品（これは，本件発明及び本件考案１，２の実施例に相当する。）を製作したものということができる。
本件商品とポータブルステージとは，少なくとも，四隅に脚を取り付けた２枚の天板を組み合わせることによって１枚の脚付きの床とするものであり，２枚の天板を，合わせ目部分を境として，背中合わせに垂直に立てて折り畳むことができ，折り畳んだ状態でキャスターにより移動することができる，という基本的な態様において一致する。
被告は，主としてホテルの備品を製造，販売する会社であり，建築物の内装工事の実情には疎く，原告Ｂの指摘があるまで，ポータブルステージを建築現場に転用するという発想を持ったことはなく，ポータブルステージを転用した仮設足場の試作品を製造するようにとの依頼を受けて，初めて，工事現場を視察するなどして内装工事の実情を把握し，試作品の製造にとりかかったものであることは前記のとおりである。原告Ｂが着想するより前に，ポータブルステージのような基本的な態様を有する建築用足場を製造する発想が公知ないしは自明であったことを認めるに足りる証拠はない。
上に述べたところによれば，本件発明及び本件考案１においては，ポータブルステージの上記の基本的な態様を建築工事現場に転用するという着想を持つこと自体が，発明ないし考案の実現において，大きな地位を占めるものであることが明らかである。原告Ｂは，このような重要な地位を占める着想をした者として，着想のみであっても，本件発明及び本件考案１の，少なくとも共同発明者の一人には当たると評価すべきである。
しかも，原告Ｂは，上記着想を提供するにとどまらず，前記１(4)で認定したとおり，ポータブルステージを建設現場の足場とするための製品の仕様について，本件発明及び本件考案１の構成要件の細部にまで及んではいないものの，軽量化等の具体的な要望を被告に告げている。このように，ポータブルステージの基本的な態様を建築足場に使用するとの着想及びそのための製品の仕様についての大まかであるが一定の方向性が与えられれば，既にポータブルステージが存在する状態の下でこれを具体化することに，さほど困難があったとは考えにくく，現実に著しい困難があったことを認めるに足りる証拠もない。
被告は，原告らは，基本的な課題，アイデアを提示し，製品の規格，仕様，性能についての発注者としての要望，指示，要求をしたにすぎない，と主張する。
しかしながら，被告のこの主張は，原告Ｂが試作品の製作を依頼したのは，ポータブルステージの存在を前提にしてのことである，という事実を忘れたものというべきである。
確かに，前提にするものが何もない状態で，すなわち，ポータブルステージ（あるいはこれに代わる何か）のない状態で，なされたものであったのであれば，原告Ｂによってなされた依頼に対して被告の主張するような評価を下すことも，十分可能であろう。しかし，現実には，同原告が依頼したときには，既にポータブルステージは商品として売り出され使用されていたのであり，同原告は，これを見て，これを仮設足場に転用することに着想し，この着想に基づき，これを現実化すべく，試作品の製作を依頼したのである。そして，この依頼を受けて被告が製作した試作品がポータブルステージの基本的な構造をそのまま流用したものにすぎなかったこと，同原告が発注者としてなした要望，指示，要求は，いずれも，ポータブルステージの規格，性能を大幅に変更するようなものでなかったことは，むしろ，被告自身の強調するところである。そうだとすると，本件商品を発明するに当たり，原告Ｂの上記着想が果たした役割を，被告のように低く評価することができないことは明らかというべきである。被告の主張は，本件商品の発明者の認定に当たっては，ポータブルステージを既存のものとしてその存在を出発点に考えなければならないのに，そうしないで，ポータブルステージそのものの発明者であることをもって本件商品の発明者としようとするものであり，前提において誤っているという以外にない。
イ　本件考案２について
本件考案２は，本件商品の一部であるヒンジの部分の構成を取り出して権利化したものである（甲第６号証）。同考案は，原告Ｂの着想に基づいてなされた本件商品の創作の過程において被告において案出されたもので，本件発明及び本件考案１の実施のため不可欠な考案である。
前記のとおり，原告Ｂは，少なくとも本件商品の共同発明者ないし共同考案者であると認められる以上，その一部を構成し，その実施に不可欠な本件考案２の考案者がだれであるかの決定も，このことを前提とする検討により行われるべきものというべきである。
ウ　禁反言の主張について
被告は，原告らが，本件考案１，２と同じ内容である本件発明について，被告との共同発明とせず，原告Ｂを発明者として，本件特許登録を受けていること（乙第１号証の６参照）を指摘し，原告らが本件考案１，２を共同考案であると主張することは，自らの発明にかかるものとして特許出願した行為の不当性まで自白するものであって，禁反言の法理に違反する，不当なものである，と主張する。


平成１５年（行ケ）第４７５号　審決取消請求事件
平成１６年９月１６日　口頭弁論終結
判　　　　　　　決
原　　　　　　　告　　ロデールホールディングス
インコーポレイテッド
訴訟代理人弁理士　　　津　國　　　肇
同　束　田　幸四郎
同　伊　藤　佐保子
訴訟復代理人弁護士　　市　毛　由美子
被　　　　　　告　　　特許庁長官　小川　洋
指定代理人　　　　　　宮　崎　侑　久
同　岡　野　卓　也
同　高　木　　　進
同　涌　井　幸　一
同　宮　下　正　之
主　　　　　　　文
１　特許庁が不服２００２－２６６０号事件について平成１５年６月１９日にした審決を取り消す。
２　訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
主文と同旨
２　被告
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「研磨パッド」とする発明につき，平成８年８月２０日（パリ条約による優先権主張１９９５年８月２１日（以下「本件優先日」という。），米国）に特許出願し（以下「本件出願」という。請求項の数は８である。），平成１３年１１月２０日拒絶査定を受け，平成１４年２月１８日，これに対する不服の審判を請求した。
特許庁は，この請求を不服２００２－２６６０号事件として審理した。原告は，その審理の過程で，平成１４年３月１９日付けの手続補正書により，本件出願の願書に添付した明細書を補正した（以下，「本件補正」という。本件補正後の明細書を「本願補正明細書」といい，また，本件補正前のものを「本願明細書」という。）。特許庁は，審理の結果，平成１５年６月１９日，本件補正を却下した上で，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同年７月１日にその謄本を原告に送達した。
２　特許請求の範囲【請求項１】（本件補正前のもの）「【請求項１】集積回路搭載ウエーハの研磨に有用なパッドであって，少なくともその一部分はスラリー粒子の吸収，輸送という本質的な能力を持たない硬質均一樹脂シートからなり，この樹脂シートは１９０－３５００ナノメー夕ーの範囲の波長の光線が透過するものであることを特徴とするパッド。」（拒絶査定の対象となったのは請求項１で特定された発明である。以下，この請求項１の記載によって特定される発明を審決と同様に「本件発明」という。）
３　本件補正後の特許請求の範囲【請求項１】
「【請求項１】光学的方法を用いるインシチュ終点検出に有用であり，かつ集積回路搭載ウェーハの研磨に有用なパッドであって，前記パッドが第一の部分と第二の部分を含み，前記第一の部分はスラリー粒子の吸収，輸送という本質的な能力を持たない硬質均一樹脂シートを含み，この樹脂シートは１９０～３５００nmの範囲の波長の光線が透過するものであり，前記第二の部分はスラリー粒子の吸収，輸送という本質的な能力を有し，前記パッドは，研磨パッド全体にわたってほぼ均一な研磨活動を提供することを特徴とするパッド。」（以下，本件補正後の請求項１の記載によって特定される発明を審決と同様に「補正発明」という。）
４　審決の理由
別紙審決書の写しのとおりである。要するに，(ｱ)補正発明は，①本件優先日前に頒布された特開平７－５２０３２号公報（以下，審決と同様に「引用例」という。）に記載された発明（以下，審決と同様に「引用例記載の発明１」という。別紙図面参照）及び周知の技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定に該当し，また，②本件出願の日前の他の特許出願であって，本件出願の発明者が他の特許出願に係る発明の発明者と同一の者ではなく，また，本件出願の時にその出願人と他の特許出願の出願人とが同一の者でもなく，本件出願後に出願公開がされた特願平８－７４９７６号（特開平９－７９８５号公報）の願書に昀初に添付された明細書又は図面（以下，審決と同様に「先願明細書等」という。）と本件優先日前の１９９５年３月２８日の特許出願であって，他の特許出願の優先権の主張の基礎としている０８／４１３９８２号の明細書等に記載された発明（以下，審決と同様に「先願発明」という。）と同一であると認められるから，特許法２９条の２の規定に該当し，いずれの理由によっても，特許出願の際独立して特許を受けることができるものではないとして，本件補正を却下し，(ｲ)本件発明は，引用例に記載された発明（以下，審決と同様に「引用例記載の発明２」という。）及び周知の技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定に該当し，特許を受けることができない，とするものである。審決が上記結論を導くに当たり，補正発明と引用例記載の発明１との一致点・相違点，及び，本件発明と引用例記載の発明２との一致点・相違点として認定したところは，次のとおりである。
(1)補正発明と引用例記載の発明１について
一致点
「光学的方法を用いるインシチュ終点検出に有用であり，かつウェーハの研磨に有用なパッドであって，前記パッドが第一の部分と第二の部分を含み，前記第一の部分はスラリー粒子の吸収，輸送という本質的な能力を持たない硬質均一材料を含み，この材料は光線が透過するものであり，前記第二の部分はスラリー粒子の吸収，輸送という本質的な能力を有し，前記パッドは，研磨パッド全体にわたってほぼ均一な研磨活動を提供するパッド。」
相違点


「ウェーハが，補正発明では，集積回路搭載ウェーハであるのに対し，引用例記載の発明１では，ＳＯＩウエハであって，そのようなものではない点」（以下，審決と同様に「相違点１」という。）
「硬質均一材料が，補正発明では，硬質均一樹脂シートであり，１９０～３５００nmの範囲の波長の光線が透過するものであるのに対し，引用例記載の発明１では，硬質均一ガラスであり，６８０～８００nmの光線が透過するものである点」（以下，審決と同様に「相違点２」という。）
(2)本件発明と引用例記載の発明２について
一致点
「ウェーハの研磨に有用なパッドであって，少なくともその一部分はスラリー粒子の吸収，輸送という本質的な能力を持たない硬質均一材料からなり，この材
料は光線が透過するものであるパッド」
相違点
上記相違点１及び２と同じ。
第３　原告主張の取消事由の要点
審決は，本件補正の却下決定において，補正発明と引用例記載の発明１との一致点・相違点の認定を誤って相違点を看過した上で（取消事由１－Ａ），引用例記載の発明１と周知の技術事項に基づいて当業者が補正発明を容易に想到し得ると判断し，また，補正発明が先願発明と同一であるとの判断については，特許法１５９条２項において準用する同法５０条違反等の手続上の瑕疵があり（取消事由１－Ｂ），さらに，引用例記載の発明２に基づいて当業者が本件発明を容易に想到し得ると判断したことについては，取消事由１－Ａと同様の取消事由があり（取消事由２），これらの誤りがそれぞれ結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，取り消されるべきである。
１　取消事由１－Ａ（補正発明に関する相違点の看過）(1)補正発明と引用例記載の発明１との一致点の認定の誤り審決は，補正発明と引用例記載の発明１との一致点を導くに先立ち，引用例記載の発明１の「研磨具」は，「定盤１，研磨布５等からなる」（審決書５頁末行）ものであると認定した上で，引用例記載の発明１の「研磨具」が，補正発明の「パッド」に相当すると認定している（審決書８頁下から３行～末行）。しかし，これは補正発明の技術分野における技術常識を無視した，誤った認定である。定盤及び研磨布を用いる研磨システムは，研磨布を貼り付けた定盤を回転させ，研磨布上にスラリーを供給しながら，ウェハを回転させつつ，ウェハを研磨布に押し付けることによって，ウェハ表面の平坦化を図るシステムである。定盤は，プラテン，回転定盤，あるいは研磨定盤ともよばれ，回転運動を提供するための機械であり，設備である。安定した回転運動を提供し，良好な加工性能を確保する点から，定盤に対しては，次のような要求がある。i）熱による形状変化が少ない材料（ステンレスや熱変形の小さいアルミナセラミクス，低熱膨張鋳鉄）を採用すること。研磨の進行に伴い研磨パッド表面の温度が上昇し，この影響を受けて定盤が変形して，加工性能が悪化することを回避するためである。
ii）回転軸の軸受として，空気軸受や大きな軸受を採用すること。回転時の振動や，上部から押し付けられるウェハに起因する偏荷重によって研磨パッドが変形して，加工性能が悪化することを回避するためである。一方，研磨布は，研磨パッド，あるいはパッドともよばれ，スラリーとともにウェハ表面に直接作用して，その平坦化を図るための消耗資材である。研磨布としては，数mm程度の厚みを有する特殊な布状若しくは板状研磨材料が用いられる。平坦化をウェハの全面にわたって実現する点から，研磨布に対しては，次のような要求がある。
i）研磨パッドの厚さが均一であること。
ii）表面の溝パターン，構造などの表面状態が均一であること。iii）研磨パッドとウェハ表面との間へのスラリー供給が均一であること。iv）研磨パッドからウェハへの加圧分布がマクロ的に均一であること。このように，研磨の分野では，定盤と研磨布は，全く異なる技術要素が要求される，別個の意味内容を有するものとして，厳然と使い分けられているのである。また，引用例においても，このような意味内容を有するものとして「定盤」，「研磨布」の用語が使用されており，別の意味内容を有するものとしてこれらの用語が使用されていると解釈すべき特段の事情はみられない。以上によれば，補正発明の「パッド」に相当するのは，引用例記載の発明１の「研磨布」であり，審決における，引用例記載の発明１の「研磨具」が，補正発明の「パッド」に相当するとの認定は誤りであり，このような誤った認定に基づく，補正発明と引用例記載の発明１との一敦点の認定も誤りである。(2)補正発明と引用例記載の発明１との相違点の認定の誤り補正発明と引用例記載の発明１との一致点の認定の誤りの裏返しとして，引用例記載の発明１と補正発明との間には，審決で認定された相違点以外にも大きな相違点がある。
(ｱ)光学的インシチュ終点検出に関する相違点
審決において看過された第１の相違点は，引用例記載の発明１の「研磨布」には，表面から裏面までを貫く開口である，切り欠き空隙部が設けられているのに対し，補正発明の「パッド」には，第一の部分（硬質均一樹脂シート）が含まれる点である（以下「相違点A」という。）。


引用例では，「定盤及び研磨布の回転中心と周縁との間に設けた窓からウエハの研磨面の光の反射状態を見て研磨状態を判定」（甲４号証【請求項１】）すると記載され，引用例記載の発明１では，光学的インシチュ終点検出を可能とするために，「研磨布」に，表面から裏面までを貫く開口である，切り欠き空隙部である窓が設けられている（同【請求項４】，【００１３】参照）。これに対し，本願補正明細書では，「第一の部分はスラリー粒子の吸収，輸送という本質的な能力を持たない硬質均一樹脂シートを含み，この樹脂シートは190～3500nmの範囲の波長の光線が透過するものであり」（甲３号証の５【請求項１】）と記載され，補正発明では，インシチュ終点検出を可能とするために，「パッド」が第一の部分（硬質均一樹脂シート）を含むものである。補正発明においては，光学的インシチュ終点検出を可能とするため，「パッド」に表面から裏面までを貫く開口である，切り欠き空隙部を設けることは不要であり，本願補正明細書中にも，切り欠き空隙部を設けるとの記載はない。そればかりか，本願補正明細書には，補正発明の「パッド」の製造方法が記載されており，そこでは「不透過樹脂がまだ液体である間に，透過プラグと不透過の樹脂の間が完全に接触しているのを確かめながら，この成形物をモールド中の不透過樹脂に挿入する。不透過樹脂が硬化したのちモールドから取り出して，透過窓を有するパッド用シートをその成形物からスライスする。」（甲３号証の５【０００７】）と記載されている。補正発明では，この方法によって形成される「パッド」に切り欠き空隙部が設けられる余地はない。
(ｲ)硬質均一材料の設置についての相違点
審決において看過された第２の相違点は，引用例記載の発明１は，硬質均一材料が「定盤」に含まれるのに対し，補正発明では，硬質均一材料が「パッド」に含まれる点である（以下「相違点B」という）。引用例では，「定盤の前記溝内に設けた貫通孔と，該貫通孔を閉じる透明窓材」（甲４号証【請求項４】【０００９】）と記載され，引用例記載の発明１では，硬質均一材料である透明窓材は「定盤」に含まれる。なお，引用例記載の発明１では，硬質均一材料である透明窓材が「定盤」よりもわずかに突出していても，透明窓材は，ウェハには直接接触せず，また切り欠き空隙部及び溝には研磨液が十分に保持されるのであるから，切り欠き空隙部が設けられた研磨パッドを通常の定盤との組合せで用いるのと変わりがない。
これに対し，補正発明では，上記のとおり，硬質均一材料である硬質樹脂シートを含む第一の部分は「パッド」に含まれる。
(ｳ)相違点の認定判断
審決は，上記の相違点A及びBについての認定判断をしないままに，補正発明の進歩性について判断し，独立特許要件がないとして，本件補正を却下したものである。しかし，相違点A及びB並びに審決で認定された相違点を克服し，引用例記載の発明１から補正発明に想到するのは，当業者にとって容易ではない。審決の本件補正却下の判断は誤りである。
２　取消事由１－Ｂ（補正却下についての手続上の瑕疵）
(1)本件出願に関する審査・審判の経過
本件出願については，平成１２年１１月２１日，引用例等を引用文献とした拒絶理由通知がなされ，平成１３年１１月２０日，特許法２９条２項のみを理由として拒絶の査定がされた。他方，先願明細書等に基づく同法２９条の２による拒絶理由については，そもそも国内公表後に同条を根拠とする情報提供があったものの，審査段階では一度も拒絶理由として通知されず，また拒絶査定においても拒絶理由として掲げられてはいない（甲３号証の２及び３）。原告は，拒絶査定不服審判を請求した後，拒絶査定で指摘された引用文献に対する進歩性を確保すべく，平成１４年３月１９日付けで，特許請求の範囲の減縮を目的とする本件補正を行った。
しかし，審決が本件補正を却下した理由として示したのは，同法２９条２項のみならず，同法２９条の２であった。そして，本件補正が却下されたことにより，補正前の請求項に戻って審理がなされ，原査定の理由（同法２９条２項）により不成立の審決が下されている。
なお，本件出願に対する二度の刊行物等提出書及び前置報告書では，当時の審査・審理対象の本件出願の特許請求の範囲が，先願明細書等に基づく同法２９条の２により特許を受けることができないものであることが述べられているものの，これらはいずれも特許庁の審査官，審判官から出願人である原告への通知ではなく，出願人の弁明及び補正の機会を確保しうるものではない。このように，本件出願においては，出願から審決に至る手続の流れの全体を通じて，同法２９条の２による拒絶理由については，原告には一度も弁明及び補正の機会が与えられていなかったのである。
(2)拒絶査定不服審判請求時の補正と補正却下
特許法では，拒絶査定不服審判の請求の日から３０日以内に，特許請求の範囲等を補正することを認めている（同法第１７条の２第１項ただし書４号。以下「審判請求時の補正」という。）。実務上は，拒絶査定時の拒絶理由を解消するために，特許請求の範囲の減縮を目的とする補正（同法１７条の２第４項２号）が行われることが多い。特許請求の範囲の減縮を目的とする補正は，新規事項追加ではないこと（同法１７条の２第３項），独立特許要件を満たすこと（同法１７条の２第５項）が必要であり，これらを満たさない場合は，補正を却下しなければならないとされている（同法１５９条１項で読み替えて準用する同法５３条１項，同法１５９条２項で読み替えて準用する同法５０条ただし書）。しかし，本件のように独立特許要件を満たさないことの理由（同法２９条の２）が，そもそも補正前の請求項に潜在していたにもかかわらず，これについて拒絶理由通知を発することもなく，拒絶査定の理由として示されることもないままに，拒絶査定不服審判請求後，審判請求時の補正が却下されるべきものか否かの判断の段に至って初めてこれを指摘し，独立特許要件を満たさないからとして同法１５９条１項で読み替えて準用する同法５３条１項を発動して何ら弁明の機会もなく補正を却下することは，出願人にとってまさに不意打ちにほかならない。特に，本件国内公表後の平成１２年９月８日，刊行物等提出書により，同法２９条の２により特許を受けることができないとの情報提供がされていたにもかかわらず，当該引用文献に基づく拒絶理由通知も拒絶査定もなされなければ，出願人は，審査官が当該引用文献による拒絶理由はないものと判断したと理解するのが自然である。このような情況で，審判請求時の補正として，この間題を克服する補正を行うことなど，到底，期待できるものではない。


このような一連の運用は，以下に述べるとおり，特許法１５９条２項で準用する同法５０条の法意に反するものであり，同法１５９条１項で読み替えて準用する同法５３条１項の趣旨を逸脱するものである。
(3)適正な手続保障について
(ｱ)憲法３１条は，公権力が国民に不利益を課すときには，あらかじめその内容を告知し，当事者に弁解ないし防禦の機会を与えなければならないことを要請するものであって，このような適正手続の保障は，行政手続についても及ぶと解すべきであり（昀大判平成４年７月１日民集４６巻５号４３７頁参照），準司法的性格をも有する特許庁における審判手続には，当然に及ぶと解すべきである。(ｲ)特許法は，特許出願の審査・審理における出願人の弁明及び補正の機会について，審査段階については同法５０条本文で，「審査官は，拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは，特許出願人に対し，拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して，意見書を提出する機会を与えなければならない。」と規定している。更に審判の審理段階については，同法１５９条２項で，「第５０条の規定は，拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。」と規定している。
そして，補正の機会に関して，同法１７条の２は，同法５０条及び同条を準用する同法１５９条２項の規定により，意見書を提出することが可能な期間において，一定の範囲において特許請求の範囲等の補正を行うことができることを規定している。
同法５０条及び同条を準用する１５９条２項並びに同法１７条の２の規定は，特許出願人に対し拒絶理由を通知し，出願人に意見を述べる機会を与える一方で，補正により拒絶理由を解消する機会を与えており，まさに適正手続保障の一環にほかならない。
特許庁編「特許・実用新案審査基準」（甲１４号証）では，「（3）特許出願について　第４９条各号に掲げるすべての拒絶理由について，原則として第１回目の拒絶理由通知時に審査を行うこととする。（4）拒絶理由は，２回を限度として通知することを原則とし，第１回目の拒絶理由通知に対する応答時になされた補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを第２回目の拒絶理由通知として通知できるようにすべく，第１回目の拒絶理由通知を行うこととする。」とし，審査段階での初期サーチが極めて重要であることが示されている（第ⅠⅩ部　審査の進め方，2．（3），（4））。このことからすれば，そもそも特許法１５９条１項で読み替えて準用する同法５３条１項の適用対象は，審判請求時の補正で，特許請求の範囲の減縮をしたにもかかわらず，依然として，審査段階で示された引用文献により，拒絶査定で指摘された拒絶理由が解消していないようなケースを想定しているはずである。このようなケースであれば，再度の拒絶理由の通知は，単に同じ手続の繰り返しとなるため，補正却下をすることが権利の迅速な付与等の要請に合致する。その一方で，直ちに補正却下をしても，既に出願人には，弁明及び補正の機会は与えられているため，特許法の手続保障の法意に反することもなく，また出願人にとって酷でもない。
他方，審査・審理段階の過程で一度も拒絶理由として示されていない引用文献により，また，拒絶査定で指摘されたのとは異なる理由で，補正却下することは，前提条件たる，十分な初期サーチと十分な弁明及び補正の機会の付与がなされていたわけではないため，特許法１５９条１項で読み替えて準用する同法５３条１項が本来想定しているケースではない。
特許法１７条の２第３ないし５項で，審判請求時の補正の範囲が制限され，１５９条１項で読み替えて準用する同法５３条１項でこの制限に反する補正を却下すべきものと規定しているのも，審査・審理の迅速性確保という目的からすれば妥当なものである。しかし，この同法１５９条１項で読み替えて準用する同法５３条１項の発動に当たっては，このような目的と適正手続保障の要請との調和の中で運用されるべきである。
特許・実用新案審査基準に記載されているように「すべての拒絶理由通知についての審査」が行われていれば，本来，審査の段階で，先願明細書等に基づく特許法２９条の２の拒絶理由が通知されていたはずであり，そのような拒絶理由が通知されていれば，出願人である原告は，弁明及び補正の機会があったはずなのに，審査官の看過によりこれが行われず，審判になってから，補正の要件（同法１７条の２第３ないし５項）として同法２９条の２が判断され，出願人に何の弁明及び補正の機会もないまま，審判請求時の補正が却下され，直ちに拒絶審決という事態とする運用は，一方的に出願人である原告が不利益を被る結果となり極めて不当である。
(ｳ)上記のとおり，審査・審理段階で一度も示されていない引用文献により，拒絶査定で指摘されたのとは異なる理由で，審判請求時の補正を却下することは，特許法１５９条１項で読み替えて準用する同法５３条１項が本来想定しているケースではない。
特許庁は，このような本来想定していないイレギュラーなケースが生じた場合には，運用で対応し，不意打ち的な補正却下，すなわち拒絶審決という事態からの救済を図ろうとしている。すなわち，「審判便覧」（甲１３号証）では，審
判請求時の補正を却下する理由について，
「（3）しかしながら，特許性を欠くとする理由が，出願人にとって意見を述べる機会のなかった事実・証拠（周知・慣用技術を除く）から構成されている場合であって，しかも，その事実・証拠の内容または有効性について，請求人の意見を聴取することが的確な審理に資すると認められるときは，十全な審理を行うという観点から，意見聴取を行うことが好ましい。
（4）したがって，このような場合は，審尋（特１３４④）により例外的に，出願人に意見を述べる機会を与えることとする」としている（61－0．5．6，・（3），（4））。
しかし，審決は，「審尋を行って，請求人に意見を述べる機会を与えなくとも十全な審理を行えるものである」との判断をし（審決書１２頁１４～１５行），本件出願についてこの運用を適用しなかった。
しかし，憲法３１条，特許法５０条等の法意に照らしても，出願時の特許請求の範囲において潜在していた拒絶理由について，審判請求時の補正が却下されるべきものか否かの判断の段階ではじめて気がついた場合については，審判合議体の審理，又はそれに先立つ前置審査において，積極的に拒絶理由通知を発し，出願人に更なる補正の機会を与えるべきである。
(4)手続上の瑕疵のまとめ


以上によれば，審決の本件補正の却下決定の手続には，憲法３１条，特許法１５９条２項で準用する同法５０条違反をはじめとする手続上の瑕疵がある。1度も弁明の機会が与えられていない以上，特許法２９条の２を理由として，先願明細書等に基づき，特許法１５９条１項で読み替えて準用する同法５３条１項により補正却下すべきではなく，同法１５９条２項で準用する同法５０条本文に基づいて，拒絶理由が通知されるべきである。
３　取消事由２（本件発明に関する相違点の看過）
審決は，本件発明と引用例記載の発明２について，前記のとおり一致点及び相違点１，２を認定し，その上で，「この相違点１及び２については，上記第２の３の(1)で既に検討したとおりである。」と判断しており，取消事由１－Ａで述べたのと同様に，相違点を看過するとの誤りを犯している。すなわち，引用例記載の発明２の研磨布には，表面から裏面までを貫く開口である切り欠き空隙部が設けられているのに対し，本件発明の「パッド」には，スラリー粒子の吸収，輸送という本質的な能力を持たず，かつ，光線透過性を有する硬質均一樹脂シートが含まれる点，及び，引用例記載の発明２は，硬質均一材料に相当する透明窓材が定盤に含まれるのに対し，本件発明では，硬質均一樹脂シートが「パッド」に含まれる点である。
第４　被告の反論の要点
審決の認定判断はいずれも正当であって，審決を取り消すべき理由はない。１　取消事由１－Ａ（補正発明に関する相違点の看過）について(1)補正発明における「パッドが第一の部分と第二の部分を含み」（請求項１）との構成は，パッドが第一の部分と第二の部分との二つの部分のみからなるものではなく，パッドが上記二つの部分とそれ以外の部分である第三の部分とを有するものであることを積極的に意図しているものである。本件補正後の請求項１において，「第二の部分」については，「スラリー粒子の吸収，輸送という本質的な能力を有し」と限定されていることから，研磨布を意味するものであり，「第一の部分」については，「スラリー粒子の吸収，輸送という本質的な能力を持たない」と限定されていることから，スラリー粒子の吸収，輸送という研磨布としての本質的な能力を持たないというだけであり，研磨布と同様に使用されるものである（研磨布と同様に使用されるものでないのであれば，このような本質的な能力について言及する必要がない。）。これらの「第一の部分と第二の部分」とは異なり，第三の部分については，研磨布の本質的な能力に関しては，何ら限定がなされていないので，研磨布を意味するものと解さなければならないものではなく，むしろ，研磨布の本質的な能力に関して何ら限定がなされていないことから，研磨布以外の研磨布に関係する部分を意味するものと解すべきものであり，本願補正明細書の発明の詳細な説明を参照しても，第三の部分が研磨布を意味するものと解さなければならない理由はない。
このように，補正発明の「パッド」とは，「第一の部分と第二の部分」とのみからなる研磨布であると限定して解さなければならないものではなく，「第一の部分と第二の部分」と研磨布以外の研磨布に関係する部分である第三の部分とを有する研磨布であると解することができるのであり，また，研磨布は，定盤に取り付けて使用されるものであるので，第三の部分とは，定盤を意味すると解することができる。
そうすると，補正発明の「パッド」とは，「第一の部分と第二の部分」と定盤とを有する研磨布からなる発明を含むものであり，そして，定盤を有する研磨布，換言すると，定盤に研磨布が取り付けられているものは，研磨具と称することができるので，審決が，補正発明と引用例記載の発明１との対比において，引用例記載の発明１の定盤１，研磨布５等からなる「研磨具」が補正発明の「パッド」に相当するとした一致点の認定に誤りはない。
(2)研磨技術の分野において，「パッド」という用語は，例えば，特開昭５９－１８７４５６号公報（以下「乙１文献」という。）に，「本発明は半導体基板をその表面に沿って研摩する方法に係り，特に銅めっきポリシュ技術による半導体基板の研摩方法に関する。」（乙１号証１頁左下欄１９行～右下欄１行）として，「プラスチック研摩布６等が張られた回転するポリシング・パッド７上に，」（２頁左上欄２，３行）及び「該ポリシング・パッド２３の研摩布２５面に」（３頁左上欄１６，１７行）と記載され，特公昭５３－３３７９４号公報（以下「乙２文献」という。）に，「図面を参照すると，本発明の改良されたパツドは，円板部材１１と背面支持部材１３から成ることがわかるであろう。」（乙２号証２欄１９～２１行），実公平３－２１８９６号公報（以下「乙３文献」という。）に，「この実施例の研磨パツドには，本考案によって，パツド基台１の平坦面に，研磨布紙を着脱自在に取り付ける手段として粘着性ゴムシート（ウレタン系ゴム等）５が適当な接着剤にて強固に固着されている。」（乙第３号証３欄２９～３４行）と記載されているように，研磨布が取り付けられる定盤（「ポリシング・パッド７」，「ポリッシング・パッド２３」，「円板部材１１」及び「パッド基台１」）を意味するものとして使用されているものである。
(3)原告は，引用例記載の発明１の「研磨布」には，表面から裏面までを貫く開口である，切り欠き空隙部が設けられているのに対し，補正発明の「パッド」には，第一の部分が含まれる点の相違点Aを，審決は看過している，と主張する。しかし，補正発明における「第一の部分と第二の部分」以外の部分は，上記第三の部分のみならず，切り欠き空隙部をも意味するものと解することもできるものであり，上記「第一の部分と第二の部分」以外の部分が切り欠き空隙部の存在を排除するものと解さなければならない理由はない。
原告は，本願補正明細書に記載された補正発明の「パッド」の製造方法によって，「パッド」に切り欠き空隙部が設けられる余地はない，と主張する。しかし，上記製造方法は，「パッド」の製造方法の一例にすぎず，補正発明の「パッド」が上記製造方法によって製造されるもののみを意味すると解されなければならないものではない。
以上のとおりであるので，引用例記載の発明１の「研磨布」に切り欠き空隙部が設けられているとしても，補正発明の「パッド」はこの切り欠き空隙部の存在を排除するものではないので，審決が相違点を看過しているとの原告の主張は失当である。


２　取消事由１－Ｂ（補正却下についての手続上の瑕疵）について(1)特許法は，１２１条１項の拒絶査定不服審判において，補正がされた補正発明が，特許出願の際独立して特許を受けることができるものではないときは，その補正を却下しなければならない旨を，同法１５９条１項で読み替えて準用する同法５３条１項で規定し，また，その補正の却下の決定をするときは，審判請求人に対し，意見書を提出する機会を与える必要はない旨を，同法１５９条２項で読み替えて準用する同法５０条ただし書で規定している。
そして，審決は，特許請求の範囲の請求項１に係る発明である補正発明が，特許出願の際独立して特許を受けることができるものではないので，特許法の上記各規定にのっとって，審判請求人に対し，意見書を提出する機会を与えることなく，その補正を却下したものであり，手続上の瑕疵はない。(2)原告は，審決の補正却下が，「特許・実用新案審査基準」及び「審判便覧」に記載されている事項とは異なる手続である，と主張している。しかし，「特許・実用新案審査基準」には，特許法１７条の２第５項及び５３条の適用について，補正発明が，特許法２９条，２９条の２又は３９条の規定により特許を受けることができないときとして，その「第IX部　審査の進め方の８．(7)③(ﾛ)(b)(ⅱ)」に，「昀後の拒絶理由で引用しなかった先行技術のみを引用して特許を受けることができない理由を示して補正を却下することも可能であるが，・・・。」（甲１４号証１６頁８～９行）と記載されており，審判においては，拒絶査定で引用しなかった先行技術のみを引用して特許を受けることができない理由を示して補正を却下することができることが記載されている。また，「審判便覧」には，６１－０５．６に「平成５年改正法（平６．１．１施行）が適用される特許出願の拒絶査定に対する審判において，審判請求時の補正を却下する理由についての審尋の取扱い」（甲１３号証）において，事実・証拠の内容又は有効性について，請求人の意見を聴取することが的確な審理に資すると認められるときは，特許法１３４条４項の審尋により，例外的に請求人に意見を述べる機会を与えることとする旨が記載されていることは，原告主張のとおりである。
しかし，審判体は，本件の審理においては，先願明細書等の内容又は有効性について，請求人の意見を聴取する必要はないと判断したので，請求人に意見を述べる機会を与えなかったものである。
以上のとおりであるので，審決の補正却下は，「特許・実用新案審査基準」及び「審判便覧」に記載されている事項とは異なる手続である，との原告の主張は，失当である。
(3)原告は，先願明細書等を引用して特許法２９条の２に基づいて拒絶の理由が通知されていれば，これに対し対応することができた，と主張している。しかし，すべての拒絶の理由を通知しなかったとしても，手続に瑕疵があるということになるものではない。審決におけるような補正却下も法の予定するところである。
先願明細書等については，平成１２年９月８日付け刊行物提出書による情報の提供がなされ，このことは，平成１２年１０月１８日付け通知書（乙４号証）で本件特許出願人代理人に通知しているので，原告がこの刊行物提出書により示されている上記先願明細書等を知見することは容易であり，そして，独立特許要件を満たさない審判請求時の補正発明については，補正が却下されるものであり，仮に，審尋により反論の機会が与えられたとしても補正の機会まで与えられるものではないことを考慮すると，審判請求時に補正をするに際し，上記先願明細書等の記載の発明と同一にならないように対処することは，普通に採り得たことであり，審決の補正却下が一方的に原告に酷であるということにはならない。３　取消事由２（本件発明に関する相違点の看過）について取消事由１－Ａの主張を援用する。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１－Ｂ（補正却下についての手続上の瑕疵）について
(1)本件出願に関する審査・審判の経過
本件出願については，平成１２年１１月２１日，引用例等を引用文献とした拒絶理由通知がなされ，平成１３年１１月２０日，特許法２９条２項のみを理由として拒絶の査定がされた。他方，先願明細書等に基づく同法２９条の２による拒絶理由については，審査段階では一度も拒絶理由として通知されず，また拒絶の査定においても拒絶理由として掲げられてはいない（甲３号証の２及び３）。原告は，拒絶査定不服審判において，拒絶査定で指摘された引用例等に対する進歩性を確保すべく，平成１４年３月１９日付けで，特許請求の範囲の減縮を目的とする本件補正を行った。
審決において，本件補正の却下の理由（独立特許要件を欠く理由）として示されたのは，引用例記載の発明１等を理由とする特許法２９条２項に該当するとの判断，及び，先願発明を理由とする同法２９条の２に該当するとの判断であり，また，本件補正が却下されたことにより，本件補正前の請求項１（本件発明）について拒絶査定の判断が維持され，不成立審決の理由とされたのは，拒絶査定の理由すなわち引用例記載の発明２等を理由とする２９条２項に該当するとの判断である。
(2)特許法は，１２１条１項の拒絶査定不服審判において，補正がされた補正発明が，特許出願の際独立して特許を受けることができるものではないときは，その補正を却下しなければならない旨を，同法１５９条１項で読み替えて準用する同法５３条１項で規定し，また，その補正の却下の決定をするときは，審判請求人に対し，意見書を提出する機会を与える必要はない旨を，同法１５９条２項で読み替えて準用する同法５０条ただし書で規定している。
審決は，本件出願について，特許請求の範囲の請求項１に係る発明である補正発明が，特許出願の際独立して特許を受けることができるものではないと判断したため，特許法の上記各規定にのっとって，審判請求人に対し，意見書を提出する機会を与えることなく，本件補正を却下したものであり，同却下決定について手続上の瑕疵はない。


なお，「審判便覧」には，「平成５年改正法（平６．１．１施行）が適用される特許出願の拒絶査定に対する審判において，審判請求時の補正を却下する理由についての審尋の取扱い」において，事実・証拠の内容又は有効性について，請求人の意見を聴取することが的確な審理に資すると認められるときは，特許法１３４条４項が規定する審尋により例外的に，請求人に意見を述べる機会を与えることとする旨が記載されている（甲１３号証６１－０５．６）。しかし，この審判便覧によっても，請求人に意見を述べる機会を与えるのは，請求人の意見を聴取することが的確な審理に資すると認められるときであって，この点の判断は，各審判体の裁量的な判断にゆだねられているのである。そして，本件補正については，先願発明について，請求人に意見を述べさせることが的確な審理に資することを窺わせる事情は認められない。審決は，この点について，「本件審判においては，審尋を行って，請求人に意見を述べる機会を与えなくとも十全な審理を行えるものである。したがって，審理を再開することはしない。なお，審尋は，請求人に意見を述べる機会を与えるものであって，補正の機会を与えるものでないことは，いうまでもないことである。」（審決書１２頁３段～５段）と判断したものであり，この点に特に不合理な点は窺われないから，本件の審判の手続において先願発明について意見を述べさせなかったことについては，特段の手続的な瑕疵はない。
(3)原告は，①本件のように独立特許要件を満たさないことの理由（同法２９条の２）が，そもそも補正前の請求項に潜在していたにもかかわらず，これについて拒絶理由通知を発することもなく，拒絶査定の理由として示されることもないままに，拒絶査定不服審判請求後，審判請求時の補正が却下されるべきものか否かの判断の段に至って初めてこれを指摘し，独立特許要件を満たさないからとして同法１５９条１項で読み替えて準用する同法５３条１項を発動して何ら弁明の機会もなく補正を却下することは，出願人にとってまさに不意打ちにほかならない，②審決の本件補正の却下決定の手続には，憲法３１条，特許法１５９条２項で準用する同法５０条違反をはじめとする手続上の瑕疵がある，すなわち，先願発明については，1度も弁明の機会が与えられていない以上，特許法２９条の２を理由として，先願明細書等に基づき，特許法１５９条１項で読み替えて準用する同法５３条１項により補正却下すべきではなく，同法１５９条第２項で準用する同法５０条本文に基づいて，拒絶理由が通知されるべきである，と主張する。しかし，本件補正の却下について，特許法上，手続違背があるとは認められないことは上記のとおりである。また，本件出願については，先願発明に基づく特許法２９条の２の拒絶理由が通知されていないことから，審決は，本件発明の特許性の判断については，引用例記載の発明２等に基づいて同法２９条２項の判断のみをしており，先願発明に基づく同法２９条の２の判断をしてはいないのである。すなわち，先願発明に基づく特許法２９条の２の拒絶理由が通知されていないことにより，審決は，先願発明を本件補正の却下の理由として用いることが可能であるとしても，先願発明を本件発明の特許性の判断において用いることはできないのである。そして，審決は，本件補正を却下するとの判断のみならず，当業者が引用例記載の発明２と周知技術に基づき本件発明に容易に想到し得るものであるとした判断の，いずれにも誤りがないときにおいてのみ維持されるものである（換言すれば，仮に審決の後者の判断が誤りであるとすれば，審決を維持することはできないのである。）。したがって，本件出願については，先願発明に基づく特許法２９条の２の拒絶理由が通知されている場合と，通知されていない場合とでは，審決の判断の基礎となるものが異なる結果となるのであり，審決は，本件補正却下については，引用例記載の発明１による同法２９条２項の判断と，先願発明による同法２９条の２の判断の両方を根拠としているものの，本件発明の特許性の判断については，引用例記載の発明２による同法２９条２項の判断のみをその根拠とせざるを得ないのである。
このように，本件補正を却下するに当たって，先願発明に基づく特許法２９条の２の拒絶理由が通知されていない場合は，本件出願の拒絶理由として，そのことを審決の判断の基礎とすることができず，本件出願を拒絶できるか否かは，専ら既に通知されている引用例記載の発明２に基づく同法２９条２項該当の有無によって決せられることになるのであるから，本件補正が認められるかどうかについて逐一弁明の機会が与えられないからといって，本件補正却下の手続が不意打ちであるとか，適正な手続に反するなどということになるとはいえず，原告の前記主張は採用することができない。
(4)したがって，取消事由１－Ｂは理由がないから，取消事由１－Ａについて検討するまでもなく，本件補正を却下した決定に誤りはない。２　取消事由２（本件発明に関する相違点の看過）について
(1)本件発明における「パッド」と定盤について
審決は，「引用例には，次の発明（以下「引用例記載の発明２」という。）も記載されていると認める。　ＳＯＩウエハ７の研磨に有用な定盤１，研磨布５等からなる研磨具であって，少なくともその一部分は研磨液中の微粒子の吸収，輸送という本質的な能力を持たない硬質均一ガラスからなり，このガラスは６８０～８００nmの光線が透過するものである研磨具。」（審決書６頁２～３段）と認定し，引用例記載の発明２について「定盤１，研磨布５等からなる研磨具」という概念を導入した上で，「本件発明と上記引用例記載の発明２とを対比すると，引用例記載の発明２の「研磨具」は，本件発明の「パッド」に相当しており」（審決書１１頁２段）と認定し，「両者は，ウェーハの研磨に有用なパッドであって，少なくともその一部分はスラリー粒子の吸収，輸送という本質的な能力を持たない硬質均一材料からなり，この材料は光線が透過するものであるパッド，で一致し，上記相違点１及び２で相違していることになる。」（審決書１１頁５段）と認定した。
しかし，引用例記載の発明２の「定盤１，研磨布５等からなる研磨具」を本件発明の「パッド」に相当するとした認定は，誤りである。(ｱ)(a)精密工学会「プラナリゼーション加工／CMP応用技術専門委員会」編「CMP用語辞典」（平成１２年５月２９日初版。甲５号証）には，「研磨布（polishingpad）［研磨パッド，パッド，ポリシャ，クロス，
ポリシングパッド］


半導体デバイスなどの製造プロセスにおいて，超精密平面研磨に使用される数mm程度の厚みを有する特殊な布状もしくは板状研磨材料の総称をいう。研磨機の定盤に粘着テープで固定し，研磨材（スラリー）や薬液と組み合わせて使用する。・・・一般にポリエステル繊維とポリウレタン樹脂からなる不織布タイプとよばれる複合体や，ポリウレタン樹脂発泡体などが使用される。」（４９～５０頁）
「プラテン（platen）　［研磨定盤，回転定盤］研磨布を貼付する定盤のこと。材料には，ステンレスや熱変形の小さいアルミナセラミクス，低熱膨張鋳鉄などが用いられる。プラテンの振動や熱変形，偏荷重による変形などは，加工性能を悪化させる場合がある。この振動や偏荷重による変形を抑えるためには，空気軸受や大きな軸受を採用するのが効果的である。」（この説明と共に，プラテンの上に研磨布が載置された図が記載されている。）（１５１頁）との記載がある。
(b)土肥俊郎編著「詳説半導体CMP技術」（２０００年発行。甲６号証）には，定盤（プラテン）上にポリシングパッドが載置された状態を示す下記の図３．７の記載と共に，「図３．７は，プラテン・ロータリ型ＣＭＰシステムを例にして，ポリシング機構部の基本構成を示す模式図である。上側にウェハを保持しながら回転と加圧を与える①ポリシングヘッド部とその駆動機構，それに対向する形式で②ポリシングパッドが貼付された定盤（プラテン）とその駆動機構がある。」
（５１頁），
「パッドを貼付した定盤は，図3．7に示した単一回転タイプのものは，通常数十回転／分させヘッドの回転数もほぼそれに合わせる。定盤の平面精度は，ベアシリコンウェハのポリシングと同様に重要である。この平面精度については，加工中にパッド表面の温度が上昇することに留意しなければならない。」（５３頁）との記載がある。
(c)「ＣＭＰのサイエンス」（１９９７年８月２０日第１版第１刷，株式会社サイエンスフォーラム発行。甲９号証）には，「定盤」上に「研磨パッド」を貼付した状態を示す図－６(a)（８９頁）が記載されている。(d)引用例には以下の記載がある（甲４号証）。
【０００２】【従来の技術】半導体ウエハ研磨では，上面に研磨布が張り付けられた定盤を回転させ，研磨布上に研磨液を滴下しながら，研磨布にウエハ支持板に固定したウエハを，ウエハ支持板により回転させつつ押しつけて，ウエハと研磨布との摩擦により研磨を進行させる方法が広く用いられている。
【００２３】
定盤１の溝２を有する面には，定盤１と同形の厚さ０．７mmのローデルニッタ社製，商品名suba-500ウレタン含浸ポリエステル不織布からなる研磨布５
が張り付けられ，・・・
(ｲ)これらの記載からすれば，本件優先日当時，ＣＭＰ（ケミカル－メカニカル　ポリシング）の技術分野では，研磨パッドは回転する定盤（プラテン）上に載置される研磨布を意味する用語として慣用的に使用されている技術用語であると認められる（上記(a)ないし(c)の文献は，いずれも本件優先日より後に刊行されたものであるが，その内容及び(d)の記載に照らし，本件優先日当時においても当てはまるものと認められる。）
(ｳ)本願明細書には以下の記載がある（甲２号証）。
(a)「従来の技術
多層集積回路の製造中に，半導体ウエーハの形態において，集積回路構造の平坦化をすることが望ましい。平坦化は非常に精密でなければならず，所定の面からミクロンの何分の一をも違わないウエーハ面を作らなければならない。平坦化は，通常，CMP，即ちケミカル－メカニカル　ポリシングにより，大半は研磨パッドを装着した通常円形の回転板と，研磨パッドの上にウエーハをぺったりと押しつけるウエーハキャリアと，スラリーの形態で研磨パッドに化学薬品と研磨剤を供給する手段からなる装置において行われる。」（４頁２段）(b)「現在，シリコンウェーハの研磨に使用されている硬質均一樹脂シートからなる研磨パッドがある。」（５頁４段）
「本発明に有用な樹脂シートの表面には，硬質均一シートを良質の研磨パッドに変えるマクロ溝とミクロ溝の両方を設けることができる。・・・良質のパッドは，ポリウレタン，アクリル，ポリカーボネート，ナイロン，ポリエステル等の硬質均一樹脂のいずれからも作ることができる。これらは全部，１９０－３５００ナノメーターの範囲の波長の光線が透過する樹脂からできうるため，干渉測定法等の光学的手法を使ってインシチュ終点検出が可能なパッドが作成しうる。」（６頁１段）
「透過窓だけを透過ではない不透過パッドに取り付けたいのならば，取り得る製造方法は，透過樹脂の棒やプラグから形成することである。つまり，不透過樹脂がまだ液体である間に，透過プラグと不透過の樹脂の間が完全に接触しているのを確かめながら，この成形物をモールド中の不透過樹脂に挿入する。不透過樹脂が硬化したのちモールドから取り出して，透過窓を有するパッド用シートをその成形物からスライスする。」（６頁３段）
本願明細書の上記(a)の記載によれば，本件発明がCMPの技術に関するものであり，また，本願明細書の請求項１の，「集積回路搭載ウェーハの研磨に有用なパッドであって」との記載によれば，本件発明は，CMP技術において使用される研磨用のパッドに限定されているものと認められる。
したがって，本件発明（請求項１）に用いられている用語もCMP技術の分野において慣用的に用いられている意味に解釈することを原則とすべきであり，CMPの技術分野において，研磨パッドは回転する定盤（プラテン）上に載置される研磨布として慣用的に使用されている技術用語であることは上記認定のとおりであるから，本件発明の「パッド」も，そのようなものとして解釈すべきである。また，本願明細書の上記(a)の「研磨パッドを装着した通常円形の回転板」との記載及び上記(b)の記載も，本件発明の「パッド」が，定盤（プラテン）上に載置される研磨布であることを前提とした記載として理解し得るものである。以上からすれば，審決が，本件発明の「パッド」は，研磨布と定盤とを一体にしたものであると誤って解釈した上で，引用例記載の発明２の「研磨具」すなわち「定盤１，研磨布５等からなる研磨具」が，本件発明の「パッド」に相当すると認定したのは明らかに誤りである。
(ｴ)被告は，乙１文献ないし乙３文献の記載を根拠として，研磨技術の分野において，「パッド」という用語は，研磨布が取付けられる定盤を意味するものとして使用されている，と主張する。しかし，「パッド」という語の本来の意味は，「当て物。詰め物」（広辞苑第５版）であることからすれば，研磨布が載置される定盤を含めてパッドと呼ぶことはそもそも不自然であり，また，乙１文献ないし乙３文献は，いずれも半導体ウエハの平坦化に関するCMP技術とは無関係の技術分野における文献であって，本件発明にそのまま適用できるものと解することはできない。


主　　　文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理　　　由
上告代理人松本健男、同在間秀和、同竹下政行、同中島光孝、同鈴木宏一、同仙谷由人、同有馬毅、同美奈川成章の上告理由第一について一　労働基準法（昭和六二年法律第九九号による改正前のもの）三二条の労働時間（以下「労働基準法上の労働時間」という。）とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。
二　原審の確定したところによれば、（一）　昭和四八年六月当時、上告人ら（上告人Ａの関係においては、以下、同上告人訴訟被承継人Ｂのことを上告人という。）は、被上告人に雇用され、長崎造船所において就業していた、（二）右当時、被上告人の長崎造船所の就業規則は、上告人らの所属する一般部門の労働時間を午前八時から正午まで及び午後一時から午後五時まで、休憩時間を正午から午後一時までと定めるとともに、始終業基準として、始業に間に合うよう更衣等を完了して作業場に到着し、所定の始業時刻に作業場において実作業を開始し、午前の終業については所定の終業時刻に実作業を中止し、午後の始業に間に合うよう作業場に到着し、所定の終業時刻に実作業を終了し、終業後に更衣等を行うものと定め、さらに、始終業の勤怠把握基準として、始終業の勤怠は、更衣を済ませ始業時に体操をすべく所定の場所にいるか否か、終業時に作業場にいるか否かを基準として判断する旨定めていた、（三）　右当時、上告人らは、被上告人から、実作業に当たり、作業服のほか所定の保護具、工具等（以下「保護具等」という。）の装着を義務付けられ、右装着を所定の更衣所又は控所等（以下「更衣所等」という。）において行うものとされており、これを怠ると、就業規則に定められた懲戒処分を受けたり就業を拒否されたりし、また、成績考課に反映されて賃金の減収にもつながる場合があった、（四）　上告人らは、昭和四八年六月一日から同月三〇日までの間、（１）　午前の始業時刻前に、１　所定の入退場門から事業所内に入って更衣所等まで移動し、２　更衣所等において作業服及び保護具等を装着して準備体操場まで移動し、（２）　午前の終業時刻後に作業場又は実施基準線（被上告人が屋外造船現場作業者に対し他の作業者との均衡を図るべく終業時刻にその線を通過することを認めていた線）から食堂等まで移動し、また、現場控所等において作業服及び保護具等の一部を脱離するなどし、（３）　午後の始業時刻前に食堂等から作業場又は準備体操場まで移動し、また、脱離した作業服及び保護具等を再び装着し、（４）　午後の終業時刻後に、１　作業場又は実施基準線から更衣所等まで移動して作業服及び保護具等を脱離し、２　手洗い、洗面、洗身、入浴を行い、また、洗身、入浴後に通勤服を着用し、３　更衣所等から右入退場門まで移動して事業所外に退出した、（五）　上告人らは、被上告人から、実作業の終了後に事業所内の施設において洗身を行うことを義務付けられてはおらず、また、特に洗身をしなければ通勤が著しく困難であるとまではいえなかった、というのであり、右事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足りる。三　右事実関係によれば、右二（四）（１）１及び（４）３の各移動は、被上告人の指揮命令下に置かれたものと評価することができないから、各上告人が右各移動に要した時間は、いずれも労働基準法上の労働時間に該当しない。また、上告人らは、被上告人から、実作業の終了後に事業所内の施設において洗身等を行うことを義務付けられてはおらず、特に洗身等をしなければ通勤が著しく困難であるとまではいえなかったというのであるから、上告人らの洗身等は、これに引き続いてされた通勤服の着用を含めて、被上告人の指揮命令下に置かれたものと評価することができず、各上告人が右二（四）（４）２の洗身等に要した時間は、労働基準法上の労働時間に該当しないというべきである。他方、上告人らは、被上告人から、実作業に当たり、作業服及び保護具等の装着を義務付けられていたなどというのであるから、右二（四）（１）２及び（４）１の作業服及び保護具等の着脱等は、被上告人の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、右着脱等に要する時間は、それが社会通念上必要と認められる限り、労働基準法上の労働時間に該当するというべきである。しかしながら、上告人らの休憩時間中における作業服及び保護具等の一部の着脱等については、使用者は、休憩時間中、労働者を就業を命じた業務から解放して社会通念上休憩時間を自由に利用できる状態に置けば足りるものと解されるから、右着脱等に要する時間は、特段の事情のない限り、労働基準法上の労働時間に該当するとはいえず、各上告人が右二（四）（２）及び（３）の各行為に要した時間は、労働基準法上の労働時間に該当するとはいえない。以上と同旨の原審の判断は、是認するに足りる。論旨は、違憲をいう点を含め、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
同第二について
所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下においては、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、所論引用の各判例は、事案を異にし本件に適切でない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。（裁判長裁判官　遠藤光男　裁判官　小野幹雄　裁判官　井嶋一友　裁判官　藤井正雄　裁判官　大出峻郎）


主　　　　　　　　　　文
１　被告らは，蒲郡市に対し，連帯して６５６８万円及びこれに対する平成１１年１月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２　原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
３　訴訟費用及び参加によって生じた費用はこれを２分し，それぞれを原告らと被告ら及び被告Ａ参加人の各負担とする。
事実及び理由
第１　原告らの請求
被告らは，蒲郡市に対し，連帯して１億５４０９万円及びこれに対する平成１１年１月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
本件は，蒲郡市の住民である原告らが，同市が開設した蒲郡情報ネットワークセンター・生命の海科学館（以下「本件科学館」という。）の開設準備のために，博物館等の企画制作を業とする会社との間で締結した化石標本類の購入契約は，随意契約の方式で契約を締結するに際して遵守すべき蒲郡市契約規則に反し，あるいはその代金の約定が地方自治法（平成１１年法律第８７号による改正前のもの。以下同じ。）２条１３項（現同条１４項），地方財政法４条１項に反することを理由に，同市は支払われた代金から適正金額を控除した金額の損害ないし損失を被ったと主張して，蒲郡市に代位し，上記契約締結及び代金支払に関与した同市の市長である個人に対しては損害賠償として，契約の相手方である会社に対しては不当利得
として，連帯して上
記差額及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた住民訴訟である。
１　当事者間に争いのない事実等
(1)　原告らは，いずれも蒲郡市の住民である。
(2)　被告Ａは，平成９，１０年度の蒲郡市長であり，同市が当事者となる契約を締結し，公金の支出命令を発する権限を有していた。
被告株式会社キューバス（以下「被告会社」といい，被告Ａ及び被告Ａ参加人を含めて「被告ら」ということがある。）は，博物館，美術館，博覧会イベントの企画制作等を業とする会社である。
(3)　蒲郡市は，被告会社との間で，本件科学館の開設準備のため，以下のとおり業務委託契約や化石標本類購入契約（以下，冠せられた丸囲み数字を付して，「①契約」などという。）を締結し，その代金等を支払った。ア　平成９年４月１日　　　①プロデュース業務委託契約（委託料２５００万円）及び②資料収集委託契約（委託料１０００万円）の各締結イ　同年７月３１日　　　　①契約の委託料内金２０００万円の支払ウ　同年９月２５日　　　　③別表１記載の化石標本類２８４点の購入契約（代金総額７０００万円）の締結
エ　同年１０月２０日　　　③契約の代金７０００万円の支払オ　平成１０年４月１日　　④プロデュース業務委託契約（委託料２５００万円）及び⑤資料収集委託契約（委託料２９９２万５０００円）の各締結カ　同年４月１５日　　　　①契約の委託料残金５００万円及び②契約の委託料１
０００万円の各支払
キ　同年６月１７日　　　　⑥別表２記載の化石標本類８５点の購入契約（代金総額１億７７４５万円）の締結
ク　同年９月２５日　　　　⑥契約の代金１億７７４５万円の支払ケ　平成１１年４月２３日⑤契約の委託料２９９２万５０００円の支払(4)　①ないし⑥契約は，いずれも随意契約の方式で締結された。なお，蒲郡市契約規則２２条は，「市長は，随意契約によろうとするときは，なるべく２人以上の者から見積書を徴さなければならない。」と定めているところ，被告Ａは，上記各契約締結に際して，相見積書を徴することはなかった。(5)　原告らは，平成１０年１０月１９日，蒲郡市監査委員に対し，①ないし⑥契約の各締結及びこれに基づく公金支出はいずれも違法であるとして，その是正を求める監査請求を行ったが，同監査委員は，同年１２月１５日，同監査請求は理由がないとする監査結果を出し，同月１６日ころ，原告らに到達した。(6)　原告らは，平成１１年１月１３日，①ないし⑥の各契約を対象として本訴を提起したが，最終的に，③契約と⑥契約で購入された化石標本類のうち，別表１の№１ないし３，同表２の№４，６，８ないし１１，１３，１５，１７記載の１２品目（以下，個別には，その№で表し，総称して「本件化石類」という。）に対象を絞り，請求を減縮している。
２　争点及びこれに対する当事者の主張
(1)　監査請求期間の遵守の有無（本案前の争点）
（被告らの主張）
本件訴えのうち，被告らに対して前記１(3)エの７０００万円から原告らが適正金額と主張する１３６０万円を控除した５６４０万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める部分は，適法な監査請求を欠くから，不適法である。すなわち，契約に基づいて支出命令が出され，支出がなされる事例のように，財務会計上の行為が一連の手続によって構成される場合において，監査請求が当該支出を対象としても，支出行為固有の違法事由を主張するのではなく，契約締結に違法事由があることを理由とするのであれば，監査請求の期間は当該契約締結時から起算すべきものである。
本件においては，原告らが被告らに対して求めている損害賠償等の請求のうち，平成９年１０月２０日に支払われた７０００万円の代金は，③契約に基づくものであるところ，この契約は，原告らによる監査請求より１年以上前に締結されているから，適法な監査請求を経ていないことに帰し，原告らが適正金額と主張する差額等の支払を求める部分は不適法というほかない。
（原告らの主張）
被告らの主張は争う。
契約の締結行為とその履行行為（支出命令，支出行為）とは，財務会計行為としては別個のものであり，それぞれが独立して監査請求及び住民訴訟の対象となり得ることはいうまでもない。


そして，本件のように，市長による契約締結とこれに基づく支出命令とは，同一の行政機関が行った財務会計行為であるから，契約締結に違法事由が存すれば，支出命令にも承継されるのは当然である。
したがって，契約に基づく支出行為の前提たる支出命令を対象とする監査請求の期間は，当該支出の時点をもって起算点とすべきであるから，被告らが不適法と主張する部分を含めて，上記期間内に監査請求を経ていることが明らかである。(2)　随意契約の方式によって契約を締結した際の手続違反の有無
（原告らの主張）
地方自治法２３４条２項を受けた同法施行令１６７条の２第１項２号は，「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」に限り，例外的に随意契約の方式によることを許容しているところ，前記当事者間に争いのない事実等（第２の１(4)）記載のとおり，③，⑥契約は，いずれも随意契約の方式によって締結されている。
ところで，被告会社は，資本金１０００万円，従業員１，２名にすぎず，肩書地の賃貸用ワンルームマンションを会社事務所としていて，平成６年度の売上高は約４２００万円という経営基盤が極めて不安定な零細企業であり，業界においても知られていない業者である。にもかかわらず，契約締結に至ったのは，平成６年から被告会社に参画し，平成９年９月１８日付けで取締役に就任したＢが，かつて愛知県議会の記者クラブに所属し，当時県会議員であった被告Ａと旧知の間柄であったためである。
原告らは，随意契約の方式によったこと自体の違法性を問題とするものではないが，被告Ａとしては，被告会社と③，⑥契約を随意契約の方式で締結する以上，蒲郡市契約規則２２条に定められた他の業者からの相見積りを徴した上で，価格が適正であることを確認すべきであったにもかかわらず，これを徴することもなく，上記各契約を締結したもので，違法である。
（被告らの主張）
原告らの主張のうち，被告会社の資本金が１０００万円であること，従業員が数名であること，肩書地に会社事務所が置かれていること，平成６年度の売上高は約４２００万円であること，以上の事実は認めるが，その余は否認ないし争う。被告会社は，下記のとおり，本件科学館に納入すべき化石標本類の購入先として必要な資力，信用，技術，経験等を有し，これに代わり得る業者は存在しない。したがって，蒲郡市が，随意契約の方式で締結された③，⑥契約の相手方として被告会社を選定したことは正当であり，かつ他に代わり得る業者が存在しない以上，そもそも蒲郡市契約規則２２条の規定を適用すべき場合には当たらないから，上記各契約は違法ではない。
すなわち，③，⑥契約の対象である本件化石類は，貴重かつ希少で学術的価値の高いものであり，他の国内の博物館では展示が困難であるか，同種類の物が展示されていても，その品質，数量，出自等において格段に優れていて，比較にならないものである。言い換えれば，本件化石類は，それぞれが特別の一品（唯一の逸品）であるから，これらを自己の責任で所有，販売できる実績を有する者でしか契約の相手方とはなり得ない。また，本件科学館は，単に化石標本類を寄せ集めるのではなく，統一のコンセプトの下に系統的な展示を行うものであり，展示後も内外の学者間ネットワークにより学術的にフォローアップできる体制を構築する必要があった。さらに，本件科学館は，郵政省（当時）の補助事業として整備されたものであ
るが，補助事業の期間
が平成８ないし１０年度の３か年であり，開館が平成１１年７月２０日に予定されていたため，化石標本類の納入も平成９，１０年度内に行われる必要があった。しかるところ，被告会社が上記要請を充たす資力，信用，技術，経験等を有することは，ケンブリッジ大学，シカゴ自然史博物館，シュトットガルド博物館，東京大学，東京工業大学，横浜国立大学，京都大学等との間で学者間ネットワークを有すること，国立科学博物館や神奈川県立生命の星・地球博物館（以下「神奈川博物館」という。）等において参画してきた実績を有すること，さらには本件科学館に展示されている化石標本類が，契約どおりに納入され，産出国を始めとする公の機関その他からクレームのない状況であることから明らかであり，化石標本類を取り扱う一般の業者では，対応不可能であった。
(3)　本件化石類の代金の約定が地方自治法２条１３項，地方財政法４条１項に違反するか。
（原告らの主張）
ア　化石標本類の業界においては，公共団体に納品する場合，輸入申告価格に１０ないし３０パーセントの経費及び手数料を上乗せした価格で販売し，どのように高額の物であっても５０パーセントを超えないのが通例であり，かつ岩石の値段は重さに比例するのが原則である。
しかるに，蒲郡市が本件化石類を購入した金額は，別表１，２記載のとおり，輸入申告価格に比べて，安いものでも約１．４倍，高いものでは約１万０９５２倍にも達している。また，他の化石標本類を取り扱っている業者らによる鑑定価格と比較すると，安いもので２．７倍，高いもので１５．６倍にも達し，平均倍率は４．１６倍となっている。そうすると，本件化石類の代金額は適正価格に比べて社会通念上著しく高額であって，地方自治法２条１３項，地方財政法４条１項に違反する無効なものというべきである。


イ　個別的に検討しても，次のとおり，代金額は著しく高額である。(ア)　澄江動物群化石（№１，№１５）の購入価格は，それぞれ１９９個で２７００万円（№１），７０個で７２５万円（№１５）であり，１個当たりの価格はそれぞれ１３万５６７８円，１０万３５７１円であるところ，原告らの知人は，１個約３万円で入手しているし，後者の輸入申告価格は１個当たり１万４０００円にすぎない。化石標本類を取り扱っている業者４社（株式会社東京サイエンス，株式会社ゼネラルサイエンスコーポレーション，有限会社プラニー商会，有限会社凡地学研究社）による鑑定の結果（以下，総称して「本件鑑定結果」という。）によっても，その価格は，それぞれ４００万円，１４０万円程度である。被告らは，中国の大学教授ともいうべき人物が採取したもので，その中には新属新種が数多く含まれていて，極めて価値が高いと主張するが，澄江動物群化石の構成種はほぼ全容が解明されており，仮に新属新種を含むものであるならば，中国科学院がこれを国外の一介の業者に売却することはあり得ず，被告らが新属新種と主張しているものは，どの属，種に属するかはっきりしないという意味にすぎない。(イ)　エディアカラ動物群化石（№２）は，オーストラリア政府が６個で３万豪ドル（当時２７０万円。１個当たり４５万円）と評価し，本件鑑定結果によっても，せいぜい１５０万円の価格であるところ，蒲郡市は，うち４個を１６００万円で購入している。
被告らは，世界の主要な博物館においても多くは複製品の展示にとどまっているから，大変貴重なものであると主張するところ，なるほど，エディアカラ動物群化石については複製品が展示されていることが多いようである。しかしながら，これは，エディアカラ動物群化石と同定できるものが多くないので，同定しやすいものをレプリカにして展示していることによるものにすぎない。そして，本件科学館に納入したものは，その出自すら明らかでない。
(ウ)　バージェス動物群化石（№３）は，本件鑑定結果によると，多産種のものは１個１０万円程度の価格であるから，８１個全部でも８１０万円程度の価格というべきところ，蒲郡市は，２７００万円にて購入している。被告らは，一般の化石販売業者では納入することができず，しかも８１点という多数の化石標本を所蔵することにより，本件科学館の価値を高めていると主張する。しかしながら，バージェス動物群化石はどこの博物館にも存在しており，８１点もの多数の標本は，研究機関ならばともかく，本件科学館の設立の趣旨から外れ，必要ではなかった。
(エ)　古代クジラ骨格化石（№４）は，本件鑑定結果によると，せいぜい２０００万円程度の価格にすぎないにもかかわらず，蒲郡市は，５３９５万円にて購入している。
５０００万円というのは，通常，恐竜の立派な化石を購入することのできる金額であり，古代クジラ骨格化石自体は，ペルーやチリで多数出回っている。また，本件科学館に納入された古代クジラ骨格化石は，周りの岩石に埋まった，いわゆる産状標本であるところ，研究のためには，この岩石部分を落とさねばならず，かつそれは大変な作業を必要とするものである。
(オ)　マーチソン隕石（№６）は，本件鑑定結果によると，６４万円（２２５グラムのもので９６万円）で購入可能であるにもかかわらず，蒲郡市は，６１９万円にて購入している。
被告らは，本件科学館に納入されたマーチソン隕石は，真空保管されている貴重なものであると主張するが，このような状態で納品されたものでないことは明らかである。
(カ)　テクタイト（№８）は，本件鑑定結果によると，１０万円の価格にすぎないところ，蒲郡市は，１５６万円にて購入している。
被告らは，本件科学館に納入されたテクタイトは，ベトナム産の希少かつ高価なものであると主張するが，これを裏付ける資料はなく，しかも，元々，テクタイトは産出地がどこであろうと安価なものである。
(キ)　珪化木（№９）は，本件鑑定結果によると，１０００万円の価格にすぎないところ，蒲郡市は，４４５６万円にて購入している。
珪化木自体は，アリゾナの森林公園などで容易に入手でき，１０メートル単位のものも多数存在している。そして，主たる経費は運搬費であるところ，本件科学館に納入された珪化木の運搬費は２２０万円とされているので，上記価格の算定根拠は明らかでない。
(ク)　イスア礫岩（№１０）の輸入申告価格は，４１．４トンで６０万５６１６円（１キログラム当たり１４円７０銭）であり，その推定価格は３０万円であるところ，蒲郡市は，うち４０キログラムを６４４万円で購入している。(ケ)　アミツォークナイス（№１１）の輸入申告価格は，約７０００キログラムで１０万２９００円（１キログラム当たり１４円７０銭）であり，その推定価格は１００万円であるところ，蒲郡市は，５８５万円で購入している。(コ)　ストロマトライト（№１３）は，本件鑑定結果によると，１５０万円の価格にすぎないところ，蒲郡市は，６３５万円にて購入している。被告らは，本件科学館に納入されたカナダ産のストロマトライトは，化石年代上重要な意味を持ち，ボリビア産のそれよりも格段に価値があると主張するが，ストロマトライト自体は大量かつ普通に存在している。
(サ)　シーラカンス化石（№１７）は，本件鑑定結果によると，２０万円の価格にすぎないところ，蒲郡市は，６８万円にて購入している。被告らは，同じ石炭紀のシーラカンス化石であっても，それがいかなる状態のものであるかによって価値が異なると主張するが，本件科学館に納入されたシーラカンス化石が優れた状態にあることは明らかでない。
（被告らの主張）
原告らの主張は否認ないし争う。
ア　原告らの主張する適正価格は，誤った前提に基づくものか，具体的な根拠を欠くものである。仮に輸入申告価格を基準として暴利性を主張するのであれば，化石標本類を対象とする売買契約の本質を理解していないといわざるを得ない。すなわち，化石は，一つ一つが全く別物であり，同一の物は存在しない特定物であるから，流通価格というものはあり得ない。その価格は，貴重性・希少性，出自，大きさ，数量，品質，保存状態等によって大きく左右される。したがって，具体的な購入価格は，当該科学館開設のコンセプトに適合するように，どの時代のどの程度の標本が必要かの事情によって定まる。
一般に，標本類の価値は，
(ア)　マニアないし建築業者らが対象とする商品的価値，
(イ)　大学や研究者らが対象とする科学的価値，


(ウ)　博物館や科学館において基準となる展示的価値，に大別できるところ，少なくとも(ウ)は，(ア)と全く異質なものである。そして，被告会社は，本件科学館を学術的な価値の高いものにするとの観点から，(イ)と(ウ)の両方を兼ね備えたミュージアムクオリティを有する標本類を納入したものであり，その価格は，取得のための様々な経費，評価し難い努力などを検討した上で，利益を加味して申し出たものである。仮にその価格が不当に高額に過ぎるのであれば，蒲郡市は購入しなければよかったのであるから，自由な契約関係の下で決定されたというべきである。
手続的にも，蒲郡市は，別表１の化石標本類については，品質を学者の鑑定により，価格を国内の博物館との意見交換によって得た情報等により，その正当性，妥当性を判断した上で市議会の議決を経ており，別表２のそれについても，蒲郡海洋情報センター標本評価委員会（以下「本件評価委員会」という。）に評価を依頼し，その結果報告に基づいて市議会の議決を経ているから，不適正とはいえない。原告らは，化石標本類を取り扱う業者らによる本件鑑定結果を根拠に代金額が著しく高額であると主張するが，被告会社は，科学ジャーナリストとして活躍し，実績を有する被告代表者Ｃ（ペンネームはＤ）が立ち上げた会社で，世界中の研究者，学者とのネットワークを有し，これを通じて一般的には知られていない貴重な映像や最先端の科学情報を入手できるというバックボーンを持っている。その業務内容は，博物館や科学館の企画・製作，国際会議・国際共同研究のプロデュースなどであり，上記業者らとは業態が全く異なっているから，本件鑑定結果は，価格の妥当性を判断する上で参考にならない。
また，被告会社は，地球史を語る上で不可欠ではあるが，神奈川博物館が開設されるまではどこにも展示されておらず，上記業者らによっては入手困難な化石標本類，例えばイスア礫岩，アミツォークナイス，アカスタナイス，ストロマトライト，縞状鉄鉱層（№１０ないし１４）などを，Ｃの人的ネットワークと信用を活かして入手，納入したが，その際，先駆的な作業に伴う非効率な出費を強いられたり，当初の予算をはるかに上回る出費を余儀なくされている。これらの費用は，輸入申告価格には加味されていない。
イ　原告らが代金額が著しく高額に過ぎると主張する本件化石類（１２品目）についての個別的反論は，以下のとおりである。
(ア)　澄江動物群化石（№１，１５）の購入価格について，原告らは１個約３万円で入手したと主張するが，何らの根拠もない。本物品は，大学教授ともいうべき人物が学術調査のために採取したもので，その価値はミネラルのショーで販売されるものとは比較にならない。この中には，未解明の種が多く含まれており，一般の業者では入手不可能である。
被告会社は，これを納入するに当たり，別表３－１記載のとおり，取得原価９９７万６８５３円と，化石標本の鑑定を依頼したＥ教授との連絡等に要した費用や鑑定費用１３８８万７５５９円の合計２３８６万４４１２円を出捐しており，３４２５万円の代金は適正である。
(イ)　エディアカラ動物群化石（№２）は，オーストラリア政府によって国外への持ち出しが制限されているにもかかわらず，被告会社がその輸出許可を得て納入したものであり，その希少性は明らかである。このようなものについては，より高価な価格が設定されることもあり得るというべきである。被告会社は，これを納入するに当たり，別表３－１記載のとおり，オーストラリアの学者であるＦ氏に対して１４２２万８３７７円を支払っており，１６００万円の代金は適正である。
(ウ)　バージェス動物群化石（№３）は，(イ)と同様に一般の業者では入手できないものであり，当然にその価格は高額にならざるを得ない。特に，８１点もの標本を一つの科学館が所蔵することは極めて珍しく，国内における本件科学館の地位を高めるに十分である。
なお，この標本を取得するについては，別表４記載のように合計２３５９万０６１０円の経費を要している。被告会社は，取得した標本の中から，ミュージアムクオリティを備えた８１点を本件科学館に納入し，手元に１８点を残しているが，良質の８１点を入手するための費用として，上記金額全部が必要であったと考えるべきである。
(エ)　古代クジラ骨格化石（№４）は，そもそも国内にいくつもあるわけではなく，４９００万円で購入された群馬県立自然史博物館に存在する程度であるが，状態は本件科学館に納入された標本の方が優れている。
(オ)　マーチソン隕石（№６）は，太陽系の平均的化学組成と一致し，その原料物質と考えられている。同隕石は，かなりの量の水分や有機物を含むという特性を有しているが，これは落下直後からの保管状態によって大きく影響を受けるものであり，本件科学館でも真空状態にて展示されている。これを入手するには，相応の交渉や調査が必要であり，経費も少なくないところ，本件科学館に納入した標本は，神奈川博物館が２６０万円余，１９０万円余の価格で購入したものよりも上質であり，決して高額に過ぎることはない。
なお，被告会社は，マーチソン隕石とアエンデ隕石（№５）外２点を取得するに当たり，９２４万円を支払っているが，うち１点は屑のような隕石で抱き合わせで買わされたものであり，うち１点は１００万円であったため，結局，上記２点の取得費用として８２４万円を出捐していることになり，さらに消費税や渡航費用を考慮すると，これらの代金合計１３３３万円は適正である。(カ)　テクタイト（№８）は，その種類が豊富で，産出地によっても名称が異なっており，その価格も均一ではない。本件科学館に納入されたベトナム産の３キログラムの標本は希少であり，その価格は決して高額ではない。被告会社は，これを取得するために，代金額１５６万円を超える１８０万円を出捐しているが，この事実こそ，被告会社が業務委託契約及び化石標本類納入契約の全体としての利益を考えていた証であり，単体での利益を考慮していないことが明らかである。
(キ)　本件科学館に納入された珪化木（№９）のように，１０メートルの長さを有するものは容易に見つけることができない。それだからこそ１階ロビーに展示する価値を有しているのである。このような希少品を探し出し，運搬し，研磨するためには馬鹿にならない経費を要するから，購入価格は必ずしも高額ではない。被告会社は，元々，Ｔ－Ｒｅｘという恐竜化石を購入すべく，相当額を送金したが，アメリカの大手企業が購入した結果，入手できなくなったため，代物弁済のような形でこの珪化木を取得することになった。したがって，その取得費用は，Ｔ－Ｒｅｘのために出捐した５２９４万９４５４円となるから，４４５６万円の代金は適正である。


(ク)イスア礫岩（№１０），アミツォークナイス（№１１）は，一般市場には出回ることがなく，グリーンランドに赴いて採取する必要があるが，そのためには様々な準備と計画が必要となり，人的，財政的な出捐はかなりの額となる。被告会社は，そのような費用を投下して入手したものであり，これを金額に見積もると，採取した岩石の重量でグリーンランド関係の費用を除した１キログラム１５００円に上記の物品の重量を乗じた１０５６万円となり，国内における入手困難性をも考慮すれば，代金合計１２２９万円は合理的な額というべきである。(ケ)　ストロマトライト（№１３）は，未解明の部分が多く，カナダのスレイブ湖周辺で採取されたものが化石年代上重要な意味を持ち，したがって価値も高いから，ボリビア産のものと比較するのは誤りである。
なお，被告会社は，これを取得するために５５９万００８４円を出捐しているから，６３５万円の代金は適正である。
(コ)　シーラカンス化石（№１７）の価値は，それがいかなる状態のものかによって定まるし，被告会社は，これを取得するために３９万５２３２円を出捐しているから，前記業者らが３０万円程度の金額と評価しても，代金６８万円が適正でないとはいえない。
(4)　被告らの責任の有無
（原告らの主張）
ア　被告Ａは，③，⑥契約を随意契約の方式で締結するに当たり，当初から被告会社を納入業者として予定し，蒲郡市契約規則２２条に反して相見積りを徴しなかった。また，調査を担当した蒲郡市の学芸員であるＧは，元々，化石標本類に関する専門的知識を有する者ではなく，調査自体も不十分であったし，学者による鑑定書も，実物を見分して作成されたものではなく，⑥契約の締結に先立って開催された本件評価委員会の報告も，その基礎資料は不十分なものであった。その結果，競争原理が全く働かず，本件化石類の適正代金４８７４万円をはるかに超える合計２億０２８３万円にて③，⑥契約を締結し，その差額である１億５４０９万円の税金を無駄に支出した。
このような契約は，その目的を達成するために必要かつ最少の限度を超える経費を支出してはならないと定める地方自治法２条１３項，地方財政法４条１項の趣旨に著しく反するものであり，適正金額を超える部分は，私法上も無効というべきである。
したがって，被告Ａは，地方自治法１３８条の２の定める執行機関の誠実執行義務に違反して③，⑥契約を締結し，その代金名下に公金の支出命令を出したのであるから，蒲郡市に対し，上記の差額に相当する金額の損害を賠償すべき義務を免れない。
イ　上記のとおり，③，⑥契約のうち，本件化石類を対象とする部分が，適正金額を超える限度で一部無効というべきであるから，被告会社は，蒲郡市に対し，その差額相当額を不当利得として返還すべき義務を負うというべきである。
（被告らの主張）
原告らの主張は争う。
仮に本件化石類の代金が高額であったならば，蒲郡市はこれを購入しない自由を有していたのであるから，③，⑥契約を締結しなければよかったのである。被告会社は，本件化石類を購入するとの蒲郡市の判断に従ったまでであり，非難を受けるいわれはない。
なお，地方自治法２条１３項，地方財政法４条１項は，地方公共団体がその事務を処理するに当たって準拠すべき指針を一般的，抽象的に示したものにすぎず，私法上の効力規定ではないから，対価的な不均衡が著しい場合に公序良俗に違反するものとして全部無効をもたらすことはあり得ても，代金の約定が一部無効を来すことはないというべきである。
第３　当裁判所の判断
１　監査請求期間の遵守の有無（本案前の争点）について債務負担行為の典型である契約締結と，これによる債務の履行のためになされる支出命令及び支出行為は，講学上，前者を基本行為，後者を派生行為と呼ぶことがあるが，財務会計行為としては別個のもので，それぞれが独立して監査請求及び住民訴訟の対象となり得るものであることは疑いを入れない。したがって，監査請求期間も，それぞれの行為がなされた時点から起算すべきものである。この点につき，被告らは，契約締結とこれに基づく支出命令，支出行為のように，財務会計上の行為が一連の手続によって構成される場合において，監査請求が後者を対象としても，固有の違法事由を主張するのではなく，前者に違法事由があることを理由とするのであれば，監査請求の期間は当該契約締結時から起算すべきものであると主張するが，少なくとも両者のいずれもが財務会計行為としての性質を有する場合においては，そのような見解を正当とする根拠を見いだし難い（そもそも監査請求においては違法事由を具体的に指摘する必要はないし，住民訴訟において後行行為固有の違法事由を主張立証しない場合は，最高裁判所平成４年１２月１５日第三小法廷判決・民集４６巻９号２７５３頁が判示する要件を充足しない限り，請求棄却の判決を受
けることになるだけである。）上，そもそも本件における原告らの主張は，蒲郡市と被告会社間の契約は一部無効であるというものであるから，そのような履行義務のない債務の弁済名下に公金の支出命令を発した旨の固有の違法性主張を内包していることに帰するというべきである（地方自治法２３２条の４第２項参照）。したがって，被告らの上記主張はその前提を欠くものとして採用できない。２　随意契約の方式によって契約を締結した際の手続違反の有無について(1)　被告会社の資本金が１０００万円であること，従業員が数名であること，肩書地に会社事務所が置かれていること，平成６年度の売上高は約４２００万円であること，以上の事実は当事者間に争いがない。そして証拠（甲２１，３１の１，２，乙イ４，乙ロ２，１８，１９，３３，３５ないし３７，丙１ないし３，７，８，証人Ｈ，被告会社代表者）によると，次の事実が認められる。ア　被告Ａは，平成６年２月に行われた市長選挙の際，「子供たちのための科学館・博物館」建設を公約し，当選後，その実現のために愛知県に助言を求めたところ，郵政省（当時）の自治体ネットワーク施設整備事業構想を紹介された。そこで，同省東海電気通信監理局に対して協力を要請をした結果，高度情報通信施設としての性質を併せて充たすことにより，補助金を獲得する見込みを得ることができたので，平成８ないし１０年度における蒲郡市の事業として，事務方を中心に上記構想を具体化する検討が開始された。


イ　他方，被告会社は，中学ないし高校卒業後，企画会社勤務等を経て，科学ジャーナリストとして独立し，朝日ワンテーママガジンの「最新・地球学（乙ロ２）」の中のいくつかのテーマについて執筆するなどの活動をしていたＣと，九州大学卒業後，ＮＨＫの職員として長年勤務し，特別番組「地球大紀行」などを始めとする種々の科学番組の制作担当者として著名なＩとによって，平成元年５月２６日に設立された，イベント企画や各種ソフト製作などを業務とする会社である。両名は，平成７年３月に開館した神奈川博物館（小田原市所在）の設立に関与し，化石標本類を納入するなどした結果，その展示解説書中に，展示資料収集協力者としてＣの，写真・映像協力者としてＩの名前が記載されている。もっとも，Ｉは，神奈川
博物館の開館後，持病
である心臓病が悪化したことから被告会社の活動から離れ，その後はＣが中心となって，これに社員のＢ（肩書は名古屋営業所長）が協力する形で営業を継続していた。
ウ　Ｃは，名古屋での映像製作の仕事に従事中，蒲郡市の前記事業構想を耳にし，被告Ａと面談した。その結果，被告会社は，この事業に参画すべく，「地球と生命の博物館」と題するものを始めとする企画書（乙ロ３７）を提出したが，その骨子は，海のまちとして海を多方面から検証し，海のまちとしての特性を形にするというものであった。
なお，この段階で，蒲郡市に対して提出された企画は，被告会社の上記構想のほか，ドームの中のバーチャル体験でヨットやカヌーの海洋スポーツを楽しむことを中心とする「電通プロックス」の構想，海際に造る海をテーマとする施設からなる「丹青社」の構想（ただし，具体化されず。）の３件であった。エ　被告Ａは，平成７年１２月に開催された定例市議会において，同事業につき，行政情報，観光情報，教育情報などをデータベース化し，光ファイバー網を活用して，図書館，博物館，小学校，市役所，地区センター等の公共施設から市民が自由に必要な情報に接することができるシステムの構築を図ること，特に教育面においては，必要な映像，音声，情報を必要な時に引き出せるビデオオンデマンドを利用した事業を可能とし，さらに情報化先進都市やマルチメディア施設とのネットワークを構築することなどの方針を示した。
また，被告Ａは，平成８年３月に開催された定例市議会においても，インターネットなどの整備は科学館などの施設を作らなくとも可能であるとして，約３３億円と見積もられて事業費を投入することを疑問視する質問に対し，マルチメディア装備をした施設を作ることにより，図書館，役所，学校，病院，医療，福祉，教育，行政などが変わるのであれば，市民の理解を得られる旨の答弁をしている。オ　蒲郡市は，平成８年１月，上記の企画を推進するため，学者や市民の代表らを構成員とする「蒲郡市新世代高度情報化計画委員会（委員長は，Ｊ名城大学学長）」を発足させ，３回にわたりテーマ等について検討してもらった。その結果，同委員会は，同年４月１日，基本的に被告会社提案に係る構想を採用して，「蒲郡市新世代高度情報化計画の基本的な考え方（「（仮称）海洋情報センター」施設整備基本構想の副題が付されている。）」を答申（丙２）した。その骨子は，以下のとおりであり，海の発生や生物の進化について簡潔に記述した被告会社作成に係る資料が添付されている。
(ア)　「海」をテーマとした情報受発信型科学学習施設とする。基本テーマ　は「生命の海」とし，地球誕生以後今日に至るまで生命の進化・絶滅に深く関わってきた「海」の真の姿を空間的，時間的広がりのある視点でとらえる内容とする。(イ)　集積された「海」に関する情報を活用して，娯楽教育型の機能を充実させ，楽しみながら知らず知らずのうちに「海」に関する知識を得ることができる，楽しいタイプの観光施設とする。マルチメディア技術を駆使した新しい表現方法による演出を施し，観光客を誘致する。
その内容は，世界的に貴重な実物標本を展示するほか，映像資料をシアター用に加工し，大型映像装置などで迫力ある映像展示を行ったり，来場者が，標本に触れたり，簡単な実験を行う体験参加型の演出を行うことができるようにする。(ウ)　情報ハブ機能を充実させ，地場産業の育成や新規産業の誘致に活用したり，独自に開発する教育ソフト等の製作技術の蓄積によって，マルチメディア関連技術開発の核となる産業情報化支援施設とする。
(エ)　行政が目指す，高度できめ細やかなサービスを実現するための核施設，市民が情報通信機器になじみ，高度情報化社会のインフラを十分に使いこなすためのショールーム的施設とする。そして，情報に関する研究を基礎として，地域の高度情報化に関するノウハウを蓄積するものとする。
カ　蒲郡市は，平成８年９月２５日，郵政省に対して補助事業の採択を申請し，同年１０月２５日，平成８年度ないし平成１０年度の３事業年度にわたる補助事業として採択された。これを受けて，蒲郡市は，建物基本設計，情報システム設計・メインフレーマー，映像製作の３項目を随意契約ないしプロポーザルコンペによって発注した。
さらに，蒲郡市は，平成９年３月に開催された定例市議会において，同年度の予算案を可決したが，前記事業予算としては総額７億９２６０万円，うち７０００万円は展示標本購入費，２５００万円はプロデュース業務委託料，１０００万円は資料収集委託料として計上されていた。そこで，蒲郡市は，前記当事者間に争いのない事実等（第２の１(3)アないしエ及びカ）記載のとおり，被告会社との間で，随意契約の方式により，①プロデュース業務委託契約，②資料収集委託契約及び別表１記載の化石標本類の購入を目的とする③契約を締結し，それぞれの代金を支払った。なお，③契約を締結する前である同年９月１２日に開催された市議会総務常任委員会においては，随意契約の可否が問題となったが，蒲郡市当局は，被告会社の会社
概要（丙７に添付）
を資料として配布した上，この方式によった理由として，被告会社は大学の専門家らとのネットワークや実績を有しており，それまでの構想の具体化の過程で信頼感を得ることができたことを説明した。
キ　上記の会社概要は被告会社が作成して蒲郡市に提出したものであり，その内容の概要は，以下のとおりである。
(ア)　事業内容
企画セクションと制作セクションに分かれ，前者は内外大学・研究機関ネットワークと内外リサーチ・ネットワークを有し，博物館・美術館企画，地域情報化計画，イベント企画などを手がける。後者は，企画グループ，制作グループ，ソフト開発・運用グループから成り，テレビ番組制作，博物館映像ソフト制作，マルチメディアソフト制作，博物館・美術館のコンピュータ検索システム開発などを手がける。
(イ)　主な実績


ＮＨＫ経営広報番組，環境番組の企画・制作，瑞浪自然史博物館地球回廊ハイビジョン企画・制作，花博オープニングセレモニー，天皇臨席企画，日・米・ソ火星探査計画シンポジウム企画，地球科学国際シンポジウム企画運営，神奈川博物館総合展示企画，同館映像展示ソフト企画・制作，同館資料収集企画・収集，博物館・美術館用コンピュータ検索システムをＮＨＫと共同開発，ユネスコ「世界科学ジャーナリスト会議」映像ジャーナリスト部会の企画・実施，世界十数か国の科学者による「地球史プロジェクト」の企画・運営，愛知２１世紀万国博覧会外国向けＰＲハイビジョン映像の制作，あいち健康の森「健康科学館」展示実施設計及びコンテンツの制作など１９項目に加え，さらに数か所において，博物館・美術館・研究所・
情報センターの設立
企画進行中
(ウ)　主要構成員
①　Ｃ
東京大学文学部を経て科学ジャーナリストへ，桑沢学園講師，児童文化研究所所長を歴任，毎日小・中学生新聞，読売新聞に連載，ポピュラーサイエンスなどの科学雑誌に連載多数，ＮＨＫスペシャル「地球大紀行」プランニング，「地球史プロジェクト」プロジェクトリーダー，民放スペシャル番組企画・制作多数，著書として「移動する日本列島（ダイヤモンド社）」，「地球はどこへいく（筑摩書房）」，
「最新地球科学読本（朝日新聞）」など
②　Ｉ
九州大学を経てＮＨＫ入局，「泥と太陽の詩」，「チロンヌップの詩」，「欅の証言」などの番組で受賞，ＮＨＫスペシャル番組部に移る，「地球大紀行」や「北極圏」シリーズで各賞を受賞，ＮＨＫスペシャル番組部長を最後に退職し，被告会社
に参画
③　Ｂ
名古屋大学法学部を経て東海テレビ入社，記者時代，イベント・プロデューサー時代に多数の番組やイベントをプロデュース，平成６年から被告会社に参画
(エ)　売上実績
平成４年度約７億８６４８万円，平成５年度約２億５１２９万円，平成６年度４１９３万円，平成７年度約３億４１５０万円，平成８年度約６６３６万円ク　その後，蒲郡市は，平成９年１１月１０日，本件評価委員会を設置し，Ｋ（東京工業大学理学部教授），Ｌ（京都大学理学部教授），Ｍ（東京大学大学院総合文化研究所教養学部広域システム科学系助教授），Ｎ（京都大学総合博物館教授）らを委員として任命した。同委員会は，同年１２月５日以降，数回にわたって平成１０年度に被告会社から購入する予定の化石標本類の価格等について検討し，その結果を答申した（丙３）。そこで，蒲郡市は，前記当事者間に争いのない事実等（第２の１(3)オ及びキないしケ）記載のとおり，被告会社との間で，随意契約の方式により，④プロデュース業務委託契約，⑤資料収集委託契約及び別表２記載の化石標本類の購入を目的とする⑥契約を締結し，それぞれの代金を支払った。(2)　地方自治法２３４条２項を受けた同法施行令１６７条の２第１項２号は，「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」等には，競争入札によらないで契約を締結することが許される旨規定するところ，上記要件に該当するか否かは，普通地方公共団体の契約担当者が，契約の公正及び価格の有利性を図ることを目的として普通地方公共団体の契約締結の方法に制限を加えている法令の趣旨を勘案し，個々具体的な契約ごとに，当該契約の種類，内容，性質，目的等諸般の事情を考慮して，その合理的な裁量に基づいて判断すべきものであり，契約の性質上，競争入札の方法によることが不可能又は著しく困難とはいえないとしても，当該契約の目的・内容に相応する資力，信用，技術，経験等を有する相手方を選定して契
約を締結することが
当該契約の性質に照らし又はその目的を達成する上でより妥当であり，ひいては当該普通地方公共団体の利益の増進につながる場合には，上記要件に該当するというべきである（最高裁判所昭和６２年３月２０日第二小法廷判決・民集４１巻２号１８９頁参照）。
しかるところ，前記認定事実によると，被告会社は，科学ジャーナリストを自称するＣと，ＮＨＫの著名なプロデューサーであったＩの２人が中心となって設立され，とりわけＩの人脈等を活用して種々の企画について参画し，相応の実績を挙げていたものであり（もっとも，被告会社が蒲郡市に提出した会社概要には，Ｃの最終学歴を東京大学文学部としている点で明らかな虚偽記載が存在し，また，Ｃよりも著名で，ＮＨＫのプロデューサーとして顕著な実績を挙げてきたＩが，少なくとも契約締結時点においては被告会社の活動に参加できない状態であったにもかかわらず，依然として被告会社の中心的人物の一人であるかのように紹介されている点で，事実を正確に記載していないといわざるを得ず，ひいては他の記載内容についても，それが真実であ
るかについて疑問を抱く余地がないとはいえない。），他方，蒲郡市としては，その企画に係る前記事業に最もふさわしい基本構想を具体化する必要に迫られていたところ，その選定に当たった「蒲郡市新世代高度情報化計画委員会」は，被告会社提案に係る基本構想を中心に据えることを答申し，蒲郡市もその企画を採用することを決定した以上，その具体化としての本件科学館の開館に向けてのプロデュース，資料収集の業務をその趣旨を最もよく理解していると考えられた被告会社に委ねることは，契約の目的を達成する上で妥当であると考えられ，かつ化石標本類の購入についても，どのようなものをどれだけ購入するかという課題は，上記の基本構想に密接に関わるものであるから，同様に被告会社を契約締結の相手方に選定したことは，合理的な裁
量権の範囲内であったと考えられる（もっとも，証拠（甲２１，丙１０）に照らすと，実際に完成した本件科学館の展示内容が，他の博物館のそれと比較して，その基本テーマとされた「生命の海」という観点からみて際立った特色を有しているか否かは，大いに議論の分かれるところであろう。）。原告らも，最終的に，被告会社を相手方とする随意契約の方式を採用したこと自体が違法であるとの主張を撤回している。


そこで，蒲郡市契約規則２２条違反の主張について判断するに，同条の趣旨が，随意契約の方式によるのがふさわしい場合においても，同業者の相見積りを徴することにより，契約金額の適正さを客観的に担保することにあると解されるところ，前記当事者間に争いのない事実等（第２の１(4)）記載のとおり，被告Ａが，③，⑥契約締結に際して同条の定める相見積りを徴しなかったことは明らかである。しかしながら，③，⑥契約の対象となった本件化石類は，それぞれ個性を有し，全く同一の物を他の業者が提供できることはないから，ある化石標本について相見積りを徴することはその性質上不可能というほかない。もっとも，同種の化石標本類にして大きさや重量等が「類似」する物の価格を提示させることは不可能とはいえないが，これは相見積りの概念を超えるし，前記のとおり，被告会社を随意契約の相手方として選択したことと整合しないと考えられる。よって，③，⑥契約は，同条の適用になじまないというべきであるから，上記規則が内部的な事務の在り方を定めた準則的な性格を有すると解されることをさておいても，上記手続を履践しなかったといって，直ちに当該契約が違法となるものではなく，まして無効をもたら
すものとはいえない
。そうすると，原告らの上記主張は，被告らの損害賠償義務，不当利得返還義務を基礎付けるものとしては採用できない。
３　本件化石類の代金の約定が地方自治法２条１３項，地方財政法４条１項に違反
するかについて
(1)　地方自治法１３８条の２は，普通地方公共団体の執行機関が，その事務を誠実に管理・執行すべき義務を負う旨を定め，同法２条１３項は，その事務を処理するに当たって，最少の経費で最大の効果を挙げるべきことを定めている。また，地方財政法４条１項は，地方公共団体の経費は，その目的を達成するために必要かつ最少の限度を超えて支出されてはならない旨を規定している。これらは，いずれも地方公共団体の財政の健全化確保という趣旨から規定されたものであり，地方自治法２条１５項，１６項（現同条１６項，１７項）の法意に照らすと，単に執行担当職員に対して事務の在り方を示すにとどまるものではなく，問題とされた行為の性質，これに至る経緯，当該地方公共団体と相手方双方の利益，法的安定性などを総
合勘案して，上記各法
条の趣旨が著しく損なわれ，社会通念上も著しく妥当性を欠くと認められる場合には，私法上も無効の効果をもたらすことがあり得ると解するのが相当である。そして，無効事由が当該行為の一部にのみ存し，当事者の合理的意思が残部だけでも効力を維持することにあると考えられ，かつ法秩序自体もこれを相当とする場合には，当該行為全部の効力を否定すべきものではなく，その一部のみが無効となると解すべきである。このような観点から検討すれば，本件のような物品購入契約において，その対価たる代金が著しく高額に過ぎ，地方公共団体の財政の健全化を著しく損なう一方，相手方が不当な利益を得ると考えられる場合には，特段の事情が認められない限り，代金約定のうち不当な部分に限って無効の効果をもたらすと解するのが相当である。
なお，③，⑥契約は，それぞれ３品目，１６品目の化石標本類の購入を目的とするものであるが，各品目ごとに対応する代金が定められていることに照らすと，各品目を対象とした個別的売買契約の集合体と解される。したがって，地方自治法２条１３項，地方財政法４条１項に反するか否かは，それぞれの個別的契約ごとに判断するのが相当である。
(2)　そこで，本件化石類の代金額の妥当性について判断するに，このような物品は多かれ少なかれ個性を有するとともに，誰もが取得することを希望するわけではないことから，その市場は一般的，普遍的でないという特殊性を有することは否定し難い。しかしながら，そうであるからといって，価格の妥当性を判断することが全くできないものではなく，限定的ではあっても市場で価格が形成され得るものであれば，これとの対比を行い，市場価格が想定し難いものであれば，その取得に要した費用を基礎として，一般経費，特別経費を加え，さらに適正な利益を上乗せする方法で算出した金額と対比することにより，検証することが可能であり，かつ検証すべきである。とりわけ，随意契約の方式で締結された場合は，競争入札による価
格設定の合理性が期
待できないから，慎重に価格の妥当性を判断すべきである。以下，この観点から検討を加える。
ア　本件鑑定結果によれば，本件化石類の各評価額は別表５記載のとおりであり，これによれば，最高評価額は，№１が１９１０万４０００円（有限会社凡地学研究社が取り扱ったうちで１個当たりの最高額に購入点数を乗じた額），№２が１５０万円（株式会社東京サイエンス），№３が４８６０万円（ただし，８１点全部が希少種のものと仮定した場合），№４が２５００万円（株式会社ゼネラルサイエンスコーポレーション），№６が１８０万円（株式会社東京サイエンス），№８が１０万円（有限会社プラニー商会），№９が１０００万円（株式会社東京サイエンス及び株式会社ゼネラルサイエンスコーポレーション），№１３が３００万円（株式会社ゼネラルサイエンスコーポレーション），№１５が６７２万円（№１と同様），
№１７が３５万円（
株式会社東京サイエンス）であって，№３を除くその余の化石標本類についての被告会社による納入価格は，それぞれ上記最高評価額の１．４１倍，１０．６７倍，２．１６倍，３．４４倍，１５．６倍，４．４６倍，２．１２倍，１．０８倍，１．９４倍であることが認められる。
この点につき，被告らは，鑑定嘱託先は，世界中の研究者，学者らとのネットワークを有し，博物館・科学館の企画・製作や国際会議等のプロデュースなどを業務とする被告会社と業態が異なるとして，本件鑑定結果が価格の適正さを判断する上で参考にならない旨主張する。


しかしながら，プロデュース業務委託契約や資料収集委託契約ならばいざしらず，化石標本類の購入契約において，業態の差異が購入価格の違いをもたらすとは考え難い（本件では，違いをもたらすことを認めるに足りる証拠もない。）上，証拠（甲９ないし１４）によれば，鑑定嘱託先はいずれも業界では定評のある化石標本類の輸入販売会社として知られ，公立の博物館や大学などへの納入実績も相当にあることが認められるから，本件鑑定結果は，本件化石類の価格設定が合理的か否かを客観的に判断するについて十分に参考となるというべきである。イ　また，証拠（丙６，被告会社代表者）によれば，被告会社が蒲郡市に納入した別表１，２記載の化石標本類の見積価格は，取得原価や諸経費を算定し，これを基礎として決定されたものではなく，その合計額が蒲郡市の予算枠と合致するように設定されたものにすぎないこと（被告代表者は，納入物品の価値は予算より多いと思うと供述するが，その具体的根拠は何ら明らかにされていない。），また，別表２の化石標本類の輸入申告価格は，№４が１４５４万３６３７円，№５と№６の合計が９２４万４６５１円，№９が２１６万４７３５円，№１０と№１１の合計が６０万５６１６円（ただし，４１．４トン），№１２が１３９万０２２４円（ただし，３４．２トン），№１４が２１万３５１３円（ただし，１３トン），№１５が
９７万６８５３円であ
って，購入価格は，重量比を無視しても，なおその１．４４倍から２０．５８倍に達すること，以上の事実が認められ，これによれば，本件化石類は，その代金額が異例かつ合理性を欠く手法で決定されたものを含むというほかない。この点についても，被告らは，化石標本類は同一の物が存在しない特定物であり，流通価格というものはあり得ないこと，別表１，２の化石標本類は，科学的価値と展示的価値を兼ね備えたミュージアムクオリティを有するものであること，その購入価格は自由な契約関係の下で決定されたもので，輸入申告価格（取得原価）を基準とするのは本質を理解しないものであること，以上のように主張する。しかしながら，一般的に，品質の高さは取得原価すなわち輸入申告価格に反映されると考えられるところ，本件鑑定結果によれば，化石標本類の販売価格は，購入金額（すなわち輸入申告価格）に諸経費を加えた額の２ないし２．５倍の額（有限会社凡地学研究社），購入金額に１０ないし３０パーセントの輸入代行手数料，輸入コスト及
び消費税を加えた額
（有限会社プラニー商会），輸入相手方からの請求額に各種経費及び約２０パーセント以上の利益を加えた額（株式会社東京サイエンス），輸入申告価格と諸経費の合計に，金額に応じて５ないし２０パーセントの手数料を加えた額（株式会社ゼネラルサイエンスコーポレーション）などの方法によって算出されていることが認められ，これによれば，購入原価に諸経費を加えたものに利益を乗じる手法が化石標本類の価格設定の一般的な算定方法であると判断でき，現に，被告会社自身，神奈川博物館に納入した際には，一品ごとに費用項目，費用細目，単位，数量，単価，金額を算出し，これらを合計した金額をもって納入金額としている（乙ロ１８，１９）から，市場価格の形成が困難であっても，特段の事情が認められない限り，こ
のような手法によっ
て算出された価格こそが前記の法条の趣旨に沿うものというべきであり，被告らの前記主張は採用できない。
さらに，被告らは，最終口頭弁論期日に，本件化石類の取得原価に関する書証を提出し，いずれも適正ないし合理的な代金である旨主張している。しかしながら，以下に述べるとおり，被告らの上記主張は採用できない。
(ア)　澄江動物群化石（№１，１５）
上記化石標本のインボイスとして提出された乙ロ３８の１ないし１０には，中国のカンブリア紀の化石１０箱が７万２０００ドルの代金で売買された旨の記載がある。しかしながら，その作成日付は平成９年９月１８日となっていて，③，⑥契約の締結日以前であること，被告会社が蒲郡市に提出した通関証明書類（輸入申告控，輸入許可通知書，丙６）に含まれていないことなどの疑問が残る（乙ロ３９も，この疑問を解消するものではない。）。また，Ｅ教授に鑑定を依頼した費用１３８８万７５５９円の支出を証するものとして提出された帳簿（乙ロ４０の９ないし１９，同２５，同２７ないし３０）は，その記載の大部分について原始資料の添付を欠いている（原始資料とみられる乙ロ４６，４７には，③，⑥契約の履行が完了した後である平成１１年
６月と７月に「澄江動物群化石共同研究負担金として」各１５０万円が支払われた旨の記載があるが，その記載内容に照らすと，上記鑑定費用との関連性は明らかでないし，領収書の日付も帳簿の支出日の記載と合致していない。）上，同書証は，その体裁からみて支出の都度記載されたものでなく，摘要の具体的項目欄や金額欄は鉛筆によって記載され，一部には訂正された痕跡が存在することが明らかであるところ，前記のとおり，被告会社が代表者の学歴詐称等の明らかな虚偽の事実を記載した会社概要を蒲郡市に提出していることなどを考慮すると，その内容を直ちに信用することはできない。
(イ)　エディアカラ動物群化石（№２）
エディアカラ動物群化石（主として先カンブリア紀）の取得関連費用を証する書証として提出された帳簿（乙ロ４０の１，２，４，５）についても，その日付はいずれも③，⑥契約締結日のはるか以前であり，関連性が明らかでないばかりか，その記載の大部分について原始資料の添付を欠いている（原始資料とみられる乙ロ４１の１，２には，平成６年５月２３日に６万５０００豪ドルを送金したこと，その送金目的欄には「化石代（カンブリア期印傷化石）展示館用」との記載があるが，その記載内容に照らすと，上記取得との関連性は明らかでない。）ことなどを考慮すると，その内容を直ちに信用することはできない。
(ウ)　バージェス動物群化石（№３）
バージェス動物群化石の取得関連費用を証するものとして提出されている書証のうち，乙ロ２３ないし２９及び３１の各１ないし３によれば，平成５年１月１２日から平成１０年１０月２７日までの資料収集費としてストーンカンパニーに送金した事実が認められるが，その原始資料ともいうべき上記乙ロ各証の２，３には，上記の化石標本取得との関連性を示す記載がない（上記乙ロ各証の１の帳簿には，関連性を示す記載もあるが，前記のとおり，その内容を直ちに信用することはできない。）。
受取経費及び鑑定費用を証する書証として提出された乙ロ４０の６，３１についても，前同様，その内容を直ちに信用することはできないし，乙ロ４０の３１については，被告らが主張する支出項目は「制作費」であり，概要欄には寄付金の記載があるなど，上記費用との関連性も明らかでない。
(エ)　マーチソン隕石（№６）


乙ロ５０によれば，被告会社は，隕石４個の代金として７万４５００ドルを支払った事実が認められるところ，この事実は，マーチソン隕石（№６）とアエンデ隕石（№５）の通関証明書類（丙６）に記載された輸入申告価格９２４万４６５１円に近似していることが明らかである。
(オ)　テクタイト（№８）
テクタイトの取得代金を証する書証として提出された帳簿（乙ロ４０の１９）の記載についても，前同様の理由に加えて，該当箇所に従前の記載を訂正した形跡が認められることに照らし，その内容を直ちに信用することはできない（支出の日付は，平成１０年８月３１日であり，⑥契約締結後間もないころであるから，時期的にはよく符合するが，そうであるならば，取得代金よりも低額な価格で蒲郡市に売却したことになり，かえって不自然というべきである。）。
(カ)　珪化木（№９）
珪化木の取得関連費用を証する書証として提出された書面（乙ロ５２）の記載についても，それ自体，関連性が明らかでないものを多く含む上，前同様の理由で，直ちに採用することはできない。
(キ)　イスア礫岩（№１０），アミツォークナイス（№１１）イスア礫岩及びアミツォークナイスの取得関連費用を証する書証として提出された書面（乙ロ５３）の記載についても，それ自体，関連性が明らかでないものを多く含む（支出の年月日も，⑥契約の締結よりもはるかに以前である。）上，前同様の理由で，その内容を直ちに採用することはできない。
(ク)ストロマトライト（№１３）
ストロマトライトの取得費用を証する書証として提出された帳簿（乙ロ４０の２０）の記載についても，前同様の理由で，その内容を直ちに採用できない。
(ケ)　シーラカンス化石（№１７）
シーラカンス化石の取得費用を証する書証として提出された帳簿（乙ロ４０の２４）の記載についても，前同様の理由で，その内容を直ちに採用できない。ウ　なお，被告らは，本件化石類の価格の妥当性は，国内の博物館との意見交換や本件評価委員会の評価によって担保されており，これらを基に市議会で議決された旨主張し，証拠（乙ロ３２，３４，丙３，８，１１，証人Ｇ）によれば，蒲郡市郷土資料館の学芸員をしていたＧは，それまで専門外であった化石標本類について自学し，あるいは学芸員の仕事を通じて知り合った他の博物館等に勤務する学芸員らからその購入価格や収集方法について情報収集し，あるいは自ら化石ミネラルショーなどに赴いて見聞するなどしたこと，そして，平成１０年度購入予定の化石標本類の価格の妥当性について検討するために設置された本件評価委員会の第２回会合（平成１０年１月２８日開催）において，上記の調査結果を報告したこと，同委員
会は，協議の結果，
「個々にはやや高価なもの，安価なものもあるが全体的には妥当で入手すべき価格と考えられる。ただし，購入過程においては，さらに価格について交渉の機会を経るべきである。」との結果報告をしたこと，これに基づいて，蒲郡市は見積価格について被告会社と再交渉し，若干の値引をした価格でもって購入したこと，以上の事実が認められる。
しかしながら，前掲各証拠によって認められるＧの調査結果は，どこの博物館に納入されたものか，納入されるについて特殊事情が存するかなど，その信憑性を裏付ける客観的根拠は示されていない（Ｇは，その証人尋問及び乙ロ１１において，公言しないという約束で極秘の情報を得た旨述べるが，何故にこれらを明らかにできないのか理解できず，仮にそのような約束をせざるを得なかったのであれば，その博物館への納入価格の形成過程に，公にできない問題点があったことを疑わせるというべきである。）上，前記のとおり，化石標本類について客観的な市場価格が形成されていない場合には，取得原価と諸経費を基礎として価格の合理性を検証すべきであるにもかかわらず，Ｇは，被告会社にこれらを示す書類の提示を求めること
もなく，かかる検証
方法を全く考慮していない（乙ロ３２には，「業者の仕入れ価格や営業利益などの詳細については分かりません」との記載がある。）。また，上記委員会の検討結果も，そのような結論に至る過程が何ら示されておらず，その妥当性について検証することさえ不可能というほかない。したがって，被告らの上記主張，前掲各証拠によっても，本件化石類の代金決定が異例かつ合理性を欠くものであったとの前記判断を覆すことはできない。
(3)　以上を総合すると，本件化石類の代金約定は，契約締結担当者の裁量権を考慮しても，なお前記各法条の趣旨に著しく反し，明らかに違法であるばかりか，社会通念上も著しく妥当性を欠くと認められるから，一部無効をもたらすものというほかない。
そして，無効とすべき範囲は，化石標本類について客観的な市場価格が確立されていないものがあることや，価格の決定について契約締結担当者に一定の裁量があることなどを斟酌すると，前記鑑定による最高評価額にさらに１．５を乗じた金額又は判明している輸入申告価格に３を乗じた金額のうち，より高い金額を超える部分と判断するのが相当である。
そうすると，№２は２２５万円（株式会社東京サイエンスの回答のうち，最も高額な１５０万円に１．５を乗じた金額）を超える１３７５万円，№４は４３６４万０９１１円（輸入申告価格１４５４万３６３７円に３を乗じた金額）を超える１０３１万円（１万円以下は切捨て。以下同様），№８は１５万円（有限会社プラニー商会の回答金額１０万円に１．５を乗じた金額）を超える１４１万円，№９は１５００万円（株式会社ゼネラルサイエンスコーポレーションの回答金額１０００万円に１．５を乗じた金額）を超える２９５６万円，№１０と№１１は，輸入申告価額の６０万５６１６円がいずれについてのものか明確ではないが，少なくとも，№１０は１８１万６８４８円（輸入申告価額６０万５６１６円に３を乗じた金額）を超え
る４６２万円，№１
１は同様に１８１万６８４８円を超える４０３万円，№１３は４５０万円（株式会社ゼネラルサイエンスコーポレーションの回答金額３００万円に１．５を乗じた金額）を超える１８５万円，№１７は５２万５０００円（株式会社東京サイエンスの回答のうち，最も高額な３５万円に１．５を乗じた金額）を超える１５万円の各部分，合計６５６８万円の代金約定が無効となるというべきである。
４　被告らの責任について


平成１４年（行ケ）第９号　審決取消請求事件
平成１５年６月３日判決言渡，平成１５年５月２０日口頭弁論終結
判　　　　決
原　　　　告　　　旭エンジニアリング株式会社
訴訟代理人弁理士　渡辺敬介，山口芳広
被　　　　告　　　エンテック　コンポジット　マシーンズ　インコーポレーテ
ッド
訴訟代理人弁護士　花水征一，深井俊至，弁理士　橋本正男
主　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
「特許庁が無効２００１－３５２７１号事件について平成１３年１１月３０日にした審決を取り消す。」との判決。
第２　事案の概要
本件は，後記本件特許の特許権者である原告が，被告の無効審判請求を受けた特許庁により本件特許を無効とする旨の審決がされたため，同審決の取消しを求めた事案である。
１　前提となる事実等
(1)　特許庁における手続の経緯
(1-1)　本件特許
特許権者（設定登録時）：旭化成工業株式会社
特許権者（後記移転後）：旭エンジニアリング株式会社（原告）
発明の名称：「線材の巻付装置」
特許出願日：昭和５９年８月２４日（特願昭５９－１７５０５９号）
設定登録日：平成７年４月７日
特許番号：第１９２０３７６号
特許権の移転：平成８年１月２９日（登録）
(1-2)　本件審判手続
無効審判請求日：平成１３年６月２６日（無効２００１－３５２７１号）
訂正請求日：平成１３年９月２５日（本件訂正）
審決日：平成１３年１１月３０日
審決の結論：「訂正を認める。特許第１９２０３７６号発明についての特許を無効　　　　　　　とする。」
審決謄本送達日：平成１３年１２月１２日（原告に対し）
(2)　本件発明の要旨（本件訂正後のもの）
「中心軸周りに回転されるマンドレルを備えたマンドレル装置のマンドレルの回転角度を検出するエンコーダーを設けると共に，精密ボールスクリューとリニアモーションベアリング機構を用いてマンドレルに対して前後に移動されるクロスフィード装置が載置され，このクロスフィード装置からマンドレルに対して線材を送り出すトラバーサー装置のマンドレルの中心軸方向に平行な移動量を検出するエンコーダーを設け，更に，マンドレルの回転速度とトラバーサー装置の移動速度を，設定値と前記両エンコーダーからの信号に基づいて，設定値に合わせるべく制御すると共に，上記クロスフィード装置の移動を制御する制御器を設けたことを特徴とする線材の巻付装置。」
(3)　審決の理由
審決の理由は，【別紙】の「審決の理由」に記載のとおりである。要するに，(ⅰ)本件訂正請求を認める，(ⅱ)本件特許発明は，審判甲第１号証（本訴甲７－１，訳文は甲７－２）に記載された事項及び本件出願前に周知の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない，というものである。
２　原告の主張（審決取消事由）の要点
(1)　取消事由１（相違点についての判断の誤り）
審決は，本件発明と審判甲第１号証（本訴甲７－１，その訳文は甲７－２，以下「引用例」という。）に記載された発明（以下「引用発明」という。）との相違点について，「甲第１号証（注：引用例）に記載された巻き付け装置のクロスキャリッジ軸の前後移動機構として，上記本件特許出願前普通に知られていた機械要素である精密ボールスクリューとリニアモーションベアリング機構を採用して本件特許発明の相違点に係る構成を想到することは，当業者が必要に応じて容易に想到することができる程度の事項と認められる。」と判断している。しかし，本件発明は，ギアのバックラッシュや加工精度のばらつきが線材巻付装置における巻付軌跡の乱れにどのように影響しているかを考慮し，コスト高を抑制しつつ，必要昀小限の簡便な制御によって巻付軌跡の精度を向上させるべく，マンドレルの回転角度を検出するエンコーダーと，トラバーサー装置の移動量を検出するエンコーダーとを設け，制御器による制御ができるようにするとともに，クロスフィード装置の前後移動を精密ボールスクリューとリニアモーションベアリング機構を用いて行うものであり，かかる点は，当業者が必要に応じて容易に想到することができる程度の事項ではない。
次に，審決は，「被請求人（注：原告）も，答弁書中（第４頁５行～２１行。注：本訴甲９）で記載しているように，本件特許発明において，クロスフィード装置の前後移動機構として精密ボールスクリューとリニアモーションベアリング機構を採用した技術的意義は，精密ボールスクリューとリニアモーションベアリング機構を採用すればエンコーダー（注：審決及び甲７－２には，「エンコーダ」と表記されている部分があるが，以下「エンコーダー」と統一して表記する。）を使用しなくても基本的な巻付精度が担保されるからであって，甲第１号証に記載された発明のようにエンコーダーを採用すれば制御系は複雑になるものの，巻付精度は更に向上できるものであって，本件特許発明でもクロスフィード装置の前後移動機構の制御にエンコーダーを採用するものも含まれるものであり，エンコーダーを省略するかどうかは，製品に要求される巻付精度に応じて当業者が適宜採用することができる程度の事項にすぎないものである。」と判断している。しかし，本件発明において，どのエンコーダーを省略できるか，どこに精密ボールスクリューとリニアモーションベアリング機構を採用できるかは，ギアのバックラッシュや加工精度のばらつきが線材巻付装置における巻付軌跡の乱れにどのように影響しているかを考慮して決定されるものであり，かかる点は，製品に要求される巻付精度に応じて当業者が適宜採用することができる程度のものではない。よって，本件発明と引用発明との相違点についての審決の判断は誤りである。(2)　取消事由２（本件発明の効果に関する判断の誤り）審決は，本件発明で生じる効果について，「本件特許発明の効果も，甲第１号証に記載された発明（注：引用発明）及び上記本件特許出願前周知の技術事項から予測することができる程度のものであって，格別なものとはいえない。」と判断している。


しかし，本件発明は，マンドレルの回転角度を検出するエンコーダーとトラバーサー装置の移動量を検出するエンコーダーとを設け，制御器による制御ができるようにするとともに，クロスフィード装置の前後移動を精密ボールスクリューとリニアモーションベアリング機構を用いて行うことにより，コスト高を抑制しつつ，必要昀小限の簡便な制御によって巻付軌跡の精度を向上させるという顕著な効果を奏するとともに，クロスフィード装置にエンコーダーを設け，高精度の巻付精度が得られる構成と，クロスフィード装置のエンコーダーを省略して，制御系を簡略化した構成とを，選択可能とし，装置構成の融通性を拡大するという顕著な効果をも奏するものであり，かかる効果は，引用発明及び本件特許出願前周知の技術事項から予測することができる程度のものではない。よって，本件発明で生じる効果に関する審決の判断は誤りである。
３　被告の主張の要点
本件発明と引用発明との唯一の差異は，引用例においても存在する，クロスフィード装置に前後方向の運動を与える移動機構として精密ボールスクリューとリニアモーションベアリング機構を採用した点のみである。
原告は，この唯一の相違点による効果が顕著であるとし，この効果を「コスト高を抑制しつつ，必要昀小限の簡便な制御によって巻付軌跡の精度を向上させることができるようにしている」ことにあるとする。しかしながら，コスト高の抑制についてその主張が明らかに理解できるものは，エンコーダーを使用しているものに比較しそれを使用しなければコストは低くなるとの趣旨であるので，至極当然のことであって，顕著な効果とは考えられず，また，上記唯一の差異から生まれるものでもない。さらには，本件発明は，クロスフィードに関しエンコーダーを使用するものも排除していないのであるから，かかる効果は，本件発明特有のものではない。また，必要昀小限の簡便な制御により巻付軌跡の精度を向上させることに関しては，何ゆえかかる効果が発生するのかについての理由付けが何らなされていない。これも，もしエンコーダーを用いるものよりも簡単になるということであれば，コスト高に関するものと同様，簡単になるのは当然のことであり何の困難性もなく，また，その効果は，上記唯一の差異から生まれるものでもなく，特許請求の範囲に記載の構成に基づくものでもない。
このように，上記唯一の差異に関する原告の効果の主張は，根拠を欠いており，理由がない。
なお，原告の主張を，精密ボールスクリューとリニアモーションベアリング機構が，クロスフィード装置の前後移動機構として用いられている他の形式のものに比べ，同じ精度を得るということを前提とした場合にコストが低く制御も簡単であるというものであると理解するとしても，かかる効果は精密ボールスクリューとリニアモーションベアリング機構自体が持つ効果であって，いずれにせよ，予測することができる程度の効果であって，格別なものとはいえないとの審決の判断は正しい。
審決に何ら違法性はない。
第３　当裁判所の判断
１　取消事由１（相違点についての判断の誤り）について(1)　本件発明と引用発明との相違点につき，審決は，本件発明では，クロスフィード装置が精密ボールスクリューとリニアモーションベアリング機構を用いてマンドレルに対して前後に移動されるものであるのに対して，引用発明では，クロスフィードハウジング（クロスキャリッジ軸。本件発明のクロスフィード装置に相当）の前後移動機構にどのような機構を採用しているのか不明である点であると認定する。この点は，原告も認めるところであり，争いがない。そして，回転運動を部材の直線運動に変換するための機構として精密ボールスクリューを採用すること，直線的な運動をする軸を軸承する軸受手段としてリニアモーションベアリング機構を採用することが，本件出願前に機械要素として周知の事項であるとの審決の認定についても，原告の認めるところであり，争いがない。そうすると，特段の事情がない限り，引用発明のクロスフィード装置の前後移動機構に，従来周知の機構である精密ボールスクリューとリニアモーションベアリング機構を用いることに格別の困難性はないというべきである。そして，本件全証拠によっても，上記適用を妨げるべき特段の事情が存在することを認めることはできない。
したがって，「甲第１号証（注：引用例）に記載された巻き付け装置のクロスキャリッジ軸の前後移動機構として，上記本件特許出願前普通に知られていた機械要素である精密ボールスクリューとリニアモーションベアリング機構を採用して本件特許発明の相違点に係る構成を想到することは，当業者が必要に応じて容易に想到することができる程度の事項と認められる。」とした審決の判断は，是認し得るものである。
(2)　上記に関する原告の主張について検討する。
(2-1)　原告の主張の要点は，次のとおりである。本件発明は，ギアのバックラッシュや加工精度のばらつきが線材巻付装置における巻付軌跡の乱れにどのように影響しているかを考慮し，コスト高を抑制しつつ，必要昀小限の簡便な制御によって巻付軌跡の精度を向上させるべく，マンドレルの回転角度を検出するエンコーダーと，トラバーサー装置の移動量を検出するエンコーダーとを設け，制御器による制御ができるようにするとともに，クロスフィード装置の前後移動を精密ボールスクリューとリニアモーションベアリング機構を用いて行うものであり，かかる点は，当業者が必要に応じて容易に想到することができる程度の事項ではない。
本件発明において，どのエンコーダーを省略できるか，どこに精密ボールスクリューとリニアモーションベアリング機構を採用できるかは，ギアのバックラッシュや加工精度のばらつきが線材巻付装置における巻付軌跡の乱れにどのように影響しているかを考慮して決定されるものであり，かかる点は，製品に要求される巻付精度に応じて当業者が適宜採用することができる程度のものではない。(2-2)　原告は，これを敷衍して，次のようにも主張する。精密ボールスクリューとリニアモーションベアリングが本件発明の特許出願前に周知であるといっても，機械の一般的部品として知られているにすぎず，これらを線材の巻付装置におけるクロスフィード装置の前後移動に用い，エンコーダーによるマンドレルとトラバーサー装置の移動制御とを組み合わせることは，引用例には開示も示唆もされていない。
引用例は，マンドレルとトラバーサー装置だけでなく，クロスフィード装置をもエンコーダーを用いて制御することを開示又は示唆している反面，巻付軌跡のずれを防止するために，エンコーダーによる制御とその他の手段とを併用することは開示も示唆もしていないものである。これに対して，本件発明は，ギアのバックラッシュや加工精度のばらつきが線材の巻付装置における巻付軌跡の乱れにどのように影響しているかを意識し，マンドレルとトラバーサー装置についてはエンコーダーによる制御を採用するとともに，クロスフィード装置については精密ボールスクリューとリニアモーションベアリング機構による移動の高精度化を図っているもので，このような異なる機構を併用する本件発明の構成は，統一してエンコーダーを用いた制御の採用を開示又は示唆している引用例の発明とは明らかに異なるものである。


引用発明のように，マンドレル，トラバーサー装置，クロスフィード装置のすべての駆動をエンコーダーにより制御すると，三元系の制御が必要となるために制御が複雑となり，多大なコストを要する。一方，マンドレルとトラバーサー装置において，ギアのバックラッシュや加工精度のばらつきによって生じる誤差を確実に抑制できる高精度の機構とするには，やはり，多大なコストを要する。そこで，本件発明においては，制御の複雑化及び機械の高精度化に伴うコスト高を抑制しつつ，巻付軌跡の精度を向上させ得る構成として，異なる機構を併用する構成を採用するものである。したがって，本件発明の効果が，引用例との相違点から生じていることは明らかである。
当業者であれば，クロスフィード装置の前後移動の精度と巻付精度との関係を知っているであろう。しかし，引用例では，クロスフィード装置をエンコーダーを用いて制御しているのであり，この関係を知っているからといって，必ずしも，クロスフィード装置の前後移動に精密ボールスクリューとリニアモーションベアリング機構を採用（エンコーダーを省略）し得るわけではない。(2-3)　以上の原告の主張について，検討するに，まず，審決は，精密ボールスクリューとリニアモーションベアリングが移動機構として周知の機械要素であれば，引用発明への適用が容易であると判断しているのであり，原告が主張するように，引用例にこれらの開示や示唆があることを前提として判断したものではないことは明らかである。そして，このような審決の判断が是認し得るものであることは前判示のとおりである。この点において，すでに原告の主張は失当である。また，上記原告の主張によれば，原告は，クロスフィード装置の前後移動の精度と巻付精度との関係は当業者であれば当然知覚していることを認めており，また，原告の指摘するコスト高の抑制とは，エンコーダーによる制御と精密ボールスクリューとリニアモーションベアリング機構による移動とのコストの比較によるものであると解される。
そして，本件発明においては，クロスフィード装置にエンコーダーを設けるか否かは限定されておらず，クロスフィード装置にエンコーダーを設ける構成を含む発明であると解される。原告も「本件発明は，マンドレルの回転角度を検出するエンコーダーとトラバーサー装置の移動量を検出するエンコーダーとを設け，制御器による制御ができるようにするとともに，クロスフィード装置の前後移動を精密ボールスクリューとリニアモーションベアリング機構を用いて行うことにより，コスト高を抑制しつつ，必要昀小限の簡便な制御によって巻付軌跡の精度を向上させるという顕著な効果を奏するとともに，クロスフィード装置にエンコーダーを設け，高精度の巻付精度が得られる構成と，クロスフィード装置のエンコーダーを省略して，制御系を簡略化した構成とを，選択可能とし，装置構成の融通性を拡大するという顕著な効果をも奏するものであり，…」と主張しており（原告の平成１４年４月９日付けの準備書面５頁），上記の点を自認する趣旨であると解される。以上によれば，本件発明は，クロスフィード装置にエンコーダーを設ける構成を含む発明であるから，本件発明も三元系の制御が必要な構成をも含むものであるし，引用発明と比較してコストが安いとはいえない。そして，必要昀小限の簡便な制御をすることは，コストを考慮すれば当然の事項といえるものであり，また，エンコーダーを省略するかどうかは，製品に要求される巻付精度に応じて当業者が適宜採用することができる事項といえるものである。
したがって，取消事由１に関する原告の主張は，いずれも採用することができない。
２　取消事由２（本件発明の効果に関する判断の誤り）について引用発明の構成を本件発明の構成とすることに格別の困難性がないこと，本件発明は，クロスフィード装置にエンコーダーを設ける構成を含む発明であるから，引用発明と比較してコストが安いとはいえないこと，必要昀小限の簡便な制御をすることは，コストを考慮すれば当然の事項といえるものであることは前判示のとおりである。また，移動機構を必要昀小限の精度を超えてどの程度の精度の機構とするかは，コストなどを考慮して適宜選択し得る設計的事項にすぎないものと解される。そして，クロスフィード装置の前後移動機構に従来周知の精密ボールスクリューとリニアモーションベアリング機構を用いることにより必要昀小限の精度が確保されるのであれば，この移動機構のみを採用するか，エンコーダーによる制御を併用してさらに精度を向上させるかは，適宜選択し得る事項であり，本件発明においてかかる選択を可能とし得ることが顕著な効果ということはできない。よって，取消事由２に関する原告の主張は，採用することができない。
３　結論
以上のとおり，原告主張の審決取消事由は理由がないので，原告の請求は棄却されるべきである。
東京高等裁判所第１８民事部
裁判長裁判官　　　塚　　原　　朋　　一
裁判官　　　塩　　月　　秀　　平
裁判官　　　田　　中　　昌　　利
【別紙】　審決の理由
無効２００１－３５２７１号事件，平成１３年１１月３０日付け審決（下記は，上記審決の理由部分について，文書の書式を変更したが，用字用語の点を含め，その内容をそのまま掲載したものである。）
理　由
１．手続の経緯の概要
本件特許第１９２０３７６号発明は、昭和５９年８月２４日に特許出願されたものであって、平成６年６月２９日に特公平６－４９５４９号として出願公告がなされ、平成７年４月７日に特許の設定登録がなされたもので、その後、平成１３年６月２６日付けで請求人エンテック・コンポジット・マシーンズ・インコーポレーテッドより無効審判の請求がなされ、平成１３年９月２５日付けで被請求人旭エンジニアリング株式会社より審判事件答弁書及び訂正請求書の提出がなされ、平成１３年１１月１６日付けで請求人より審判事件弁駁書の提出がなされ、平成１３年１１月１６日の口頭審理において請求人及び被請求人の主張と証拠について整理がなされ、審理を終結したものである。
２．請求人及び被請求人の主張の概略
【請求人の主張】
請求人の主張は、平成１３年１１月１６日付け審判事件弁駁書での主張のとおり、概略「被請求人は、答弁書の提出と共に本件特許明細書の訂正を請求し、訂正後の特許請求の範囲に記載の発明は、特許法第２９条第２項には該当しないと主張
しているが、
第１；被請求人が請求する訂正は、実質上特許請求の範囲を変更するものであって、特許法第１３４条で準用する同法第１２６条第２項により訂正を許されないものであって、訂正は拒絶されるべきものである。


第２；仮に訂正請求が認められたとしても、訂正請求によって特許請求の範囲に加えられた事項は、甲第１号証及び甲第２号証に既に記載された事項及び甲第１号証及び甲第２号証に記載されたものにあっても使われている機能を提供する機構の１つの周知例であって、本件特許発明をかかる事項を加えたものにすることに何の困難性もなく、訂正発明は、審判請求書記載の理由、即ち、甲第１号証に記載の発明或いは甲第２号証に記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項に該当するものであるから、無効とされるべきものである。」というにある。
〈証拠方法〉
甲第１号証；「プラスチックテクノロジー」、１９８０年５月、ビル・コミュニケーションズ・インコーポレーテッド、表紙、第５頁、及び第７７－８３頁甲第２号証；「インダストリーアプリケーションズソサィエティ、１９８２年度年次ミーテイング論文集」、１９８２年、電気・電子工学協会、引用論文論表紙、
２６－３０頁、及び論文集奥付
参考資料１；「審判便覧（改訂第８版）」２０００年９月２９日、社団法人発明
協会、５４－１０章第６頁
参考資料２；「ボールネジ応用技術」１９９３年５月２０日、伊澤實、工業調査
会、９－１３頁及び奥付
【被請求人の主張】
被請求人の主張は、答弁書で主張しているとおり、概略「本件発明（即ち、訂正明細書の発明）は、甲第１号証及び甲第２号証には開示も示唆もない課題を解決するために、甲第１号証及び甲第２号証には開示も示唆もない構成を採用していると共に、これに基づいて甲第１号証及び甲第２号証からは予想できない効果を奏するもので、特許法第２９条第２項には該当しない発明である。したがって、本件発明の特許は無効ではない。」というにある。
３．訂正の適否について
ア．訂正事項
訂正事項ａ
明細書の特許請求の範囲の記載を、
「１）中心軸周りに回転されるマンドレルを備えたマンドレル装置のマンドレルの回転角度を検出するエンコーダーを設けると共に、精密ボールスクリューとリニアモーションベアリング機構を用いてマンドレルに対して前後に移動されるクロスフィード装置が載置され、このクロスフィード装置からマンドレルに対して線材を送り出すトラバーサー装置のマンドレルの中心軸方向に平行な移動量を検出するエンコーダーを設け、更に、マンドレルの回転速度とトラバーサー装置の移動速度を、設定値と前記両エンコーダーからの信号に基づいて、設定値に合わせるべく制御すると共に、上記クロスフィード装置の移動を制御する制御器を設けたことを特徴とする線材の巻付装置。」と訂正する。
訂正事項ｂ
明細書第３頁１４～１７行の記載「マンドレルに対して線材を送り出すトラバーサー装置のマンドレルの中心軸方向に平行な移動量を検出するエンコーダーを設
け、」を、
「精密ボールスクリューとリニアモーションベアリング機構を用いてマンドレルに対して前後に移動されるクロスフィード装置が載置され、このクロスフィード装置からマンドレルに対して線材を送り出すトラバーサー装置のマンドレルの中心軸方向に平行な移動量を検出するエンコーダーを設け、」と訂正する。
訂正事項ｃ
明細書第３頁１９～２０行の記載「信号に基づいて、設定値に合わせるべく制御すると共に、上記クロスフィード装置の移動を制御する制御器」を、「信号に基づいて、設定値に合わせるべく制御すると共に、上記クロスフィード装置の移動を制御する制御器」と訂正する。
イ．訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張・変更の存否上記訂正事項ａに関する記載として明細書（第７頁１０行～第８頁７行、公告公報第２頁４欄３３行～４７行参照）には、「やはりトラバーサー装置６上には、先端に第４図に示されるようなフィードアイ１９を有するフィード軸２０が載置されたクロスフィード装置２１が設けられている。フィードアイ１９はマンドレル９の表面付近に位置しており、前記レジンバス１８を出た線材３はこのフィードアイ１９を通ってマンドレル９へと送り出される。フィードアイ１９の位置は、制御器でクロスフィード駆動モーター２２を作動させてクロスフィード装置２１をマンドレル９の形状やマンドレル９に巻付けられた線材３の厚さ等に応じて調節されるものである。このクロスフィード装置２１の移動は、精密ボールスクリューとリニアモーションベアリング機構を用いることによって、バックラッシュや機械的ずれ、更には摩擦抵抗を極端に少なくし、制御器によって迅速かつ正確に行うことができる。」と記載されている。
そして、本件特許発明での解決すべき課題（目的）が、巻付装置への線材の巻付精度を高精度に維持することにあることは明らかである。そうすると、上記訂正事項ａは、巻付装置への線材の巻付精度を高精度に維持するために制御装置によって制御されるクロスフィード装置の前後移動のための構成について明細書に記載された事項の範囲内において減縮して記載したものと認める。
したがって、上記訂正事項ａは、特許請求の範囲の減縮を目的とした訂正に該当するものであって、新規事項の追加に該当せず、また、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
上記訂正事項ｂ、ｃは、上記訂正事項ａによって訂正した特許請求の範囲の記載に整合させるために訂正するものであるから、明りょうでない記載の釈明に該当する訂正であって、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
ウ．まとめ
以上のとおりであるから、上記訂正事項ａ～ｃは、なお従前の例によるとされる、平成６年改正法前の特許法第１３４条第２項ただし書の規定及び同第５項で準用する特許法第１２６条第２項の規定に適合するので訂正を認める。
３．無効理由に対する当審の判断
請求人の無効理由の第１は、上記「３．訂正の適否」の項で検討したとおり、訂正請求は適法なものであるから、採用することはできない。そこで、請求人の無効理由の第２について以下検討する。
（１）本件特許発明の要旨


本件特許第１９２０３７６号発明（以下、「本件特許発明」という。）の要旨は、上記したとおり訂正請求が認められたので、訂正明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲に記載された次のとおりのものである。「１）中心軸周りに回転されるマンドレルを備えたマンドレル装置のマンドレルの回転角度を検出するエンコーダーを設けると共に、精密ボールスクリューとリニアモーションベアリング機構を用いてマンドレルに対して前後に移動されるクロスフィード装置が載置され、このクロスフィード装置からマンドレルに対して線材を送り出すトラバーサー装置のマンドレルの中心軸方向に平行な移動量を検出するエンコーダーを設け、更に、マンドレルの回転速度とトラバーサー装置の移動速度を、設定値と前記両エンコーダーからの信号に基づいて、設定値に合わせるべく制御すると共に、上記クロスフィード装置の移動を制御する制御器を設けたことを特徴とする線材の巻付装置。」
（２）甲第１号証の記載事項
甲第１号証（「プラスチックテクノロジー」、１９８０年５月、ビル・コミュニケーションズ・インコーポレーテッド、表紙、第５頁、及び第７７－８３頁）には、コンピュータ制御式の巻き付け装置に関して、下記の事項ア～キが図面とともに記載されている。
ア；「市場では、特に自動車、航空及びパイプの分野では、需要は、重量比で非常に強度が大きいかつ複雑な巻き付け製品、例えば駆動軸、ロケットのモータハウジング、あるいはＴ形パイプ結合具等を製造できる連続式線材巻き付け機械への必要性を生じていた。伝統的なギア駆動式線材巻き付け装置はたびたびかかる応用には望ましくないものであることが認識されている。これは主として１つのパターンから他のパターンに変えるために装置のギアを切り替えるための時間によるものである。」（第７７頁中央欄１０行～右欄５行、請求人訳文）イ；「図２－コンピュータ制御式線材巻き付け機械のほとんどのものにおいては、マイクロコンピュータはマンドレル駆動ユニットに取り付けられる（写真はエンテックの提供による）。右側の略図はコンピュータによって制御可能な種々の作動軸（複数）を示している。各々の作動は、ＤＣ駆動あるいは流体駆動と、フィードバックの目的のエンコーダとを要する（マックリーン・アンダーソンの提供）。」（第７８頁上欄の写真及び図面の下の注意書き、請求人訳文）ウ；「なぜコンピュータ制御が採用されるのか！線材巻き付け方法が現れて以来、線材送り出しキャリッジのトラバース運動をマンドレルの回転と相関付けて所望の巻き付け角、バンド幅、層数を得る伝統的な方法は、関係する技術者が「機械的悪夢」と呼ぶような歯車、カム、チェーン、スプロケットを含むもので、これらの正確な設計及び組み合わせは機械に関する長々とした計算という単調な仕事を必要とする。
マンドレルの回転とキャリッジのトラバースとの関係を計算するには、マンドレルの直径、タイミングスプロケットの歯の数、キャリッジ駆動チェーンの長さ、１パターン毎のサーキット数、１層毎のサーキット数、補強用バンド幅、その他多くの変数を考慮に入れなければならない。その後、カムを削り、スプロケットを外し、チェーンのリンクを減じたり加えたり、その他のことを行って、所望の幾何学的形状のパターンとなる巻き付けを可能にする適正な数値の組み合わせに到達することができるのである。」（第７８頁左欄末行～同中央欄２６行、請求人訳文）エ；「フィードバック及び駆動システム。人間の神経システム及び筋肉に対応して、電子的フィードバックシステム（位置エンコーダ）及び駆動システムは、マイクロコンピュータを用いて閉ループの「ダイアログ」の形態で作用する。各々のエンコーダはそれが制御する軸の位置即ち特定のポイントを明らかにする。・・・中略・・・コンピュータは、エンコーダからの位置の報告を、特定の軸の、巻き付けのプログラムにより決められる所定の位置に対してチェックする。コンピュータはまたＤＣ駆動モータ（液圧駆動にあってはフィードバックボックス）の各々に組み込まれたタコメータを読み、軸の速度が正しいかを決定する。コンピュータは次いで軸が次にどこにあるべきかを計算しこの情報をあらかじめ定められたプログラムと比較する。もしずれやエラーが検知された場合にはコンピュータはサーボ流体弁あるいはＤＣモータに命令を与え、これらは車におけるアクセルと同様に特定の線材巻き付けパターンのために必要であると計算されている位置又はスピードに対応するようになるまで軸の速度を増大あるいは減少する。この「ダイアログ」の全てはミリセコンドのオーダーで行われ、操作者は実際の巻きつけ工程をそれが行われている間彼のＣＲＴで観察できる。」（第７９頁右欄下から１１行～第８０頁左欄下から８行、請求人訳文）
オ；「コンピュータ及びフィードバックと駆動システムで制御される作動の軸の全ての内、いかなるマイクロコンピュータ制御式機械においても少なくても２つの軸の制御が重要である。即ちスピンドル（マンドレル）回転とトラバースするキャリッジの運動である。第１として、スピンドルは通常減速駆動ボックスを介してＤＣモータ・制御装置セットにより回転させられる。スピードはコンピュータにより自動的に制御してもよく、またコントロールパネル内あるいは後述の手持ちのリモートコントロール装置に設けたポテンショメータによって、手動で制御してもより。マンドレルスピードはほとんどの機械において可変である。（第２８頁の図２参照）
第２として、キャリッジの駆動は通常、ＤＣモータと、チェーン・スプロケットの出力装置を備えた減速ギアボックスより成る。キャリッジアセンブリはカムローラに乗っていて、これらローラは硬化されたレールの上を走る。キャリッジのスピードはコンピュータのプログラムに従ってスピンドルのスピードに相関させて制御される。ほとんどの駆動機構はタコメータと、組み込まれた安全停止回路を有する。」（第８０頁中央欄１４行～３９行、請求人訳文）カ；第８０頁中央欄末行より同右欄第２２行には、概略「より精密な巻き付けのためさらに２つの軸を制御可能にすることが望ましく（マンドレルの回転、トラバーサの移動に加えさらに２軸）その内の１つの軸がクロスキャリッジ軸でありこれを駆動しキャリッジのスピンドルの中心線に垂直な方向に前後させ、巻付が行われるパーツの表面からの距離を常にほぼ等しくすること」が記載されている。（請求人の弁駁書第４頁１８行～２３行参照）
キ；第８１頁左欄３４行～３７行には、概略「上記４軸制御のもの（上記記載事項カで述べられた２軸を追加した合計４軸のもの）がコンピュータ機械では標準である」ことが記載されている。（請求人の弁駁書第４頁２４行～２７行参照）また、第７８頁頂部右の図からは、マンドレルの軸に対し直角方向に示される矢印はクロスフィードハウジングに対してのものかペイアウトアイを支持する機構についてのものか明りょうではないが、いずれにせよ線材をフィードする装置がマンドレルに対して前後に移動されるものであることがみてとれる。
（３）対比・判断


平成１６年(ワ)第１５６９号　損害賠償等請求事件
平成１６年９月９日口頭弁論終結
判　　　　決
原            告　　京葉化成工業株式会社
訴訟代理人弁護士　　浅見    雄輔
補佐人弁理士　　    大野    克躬
被            告　　日本総合住生活株式会社
訴訟代理人弁護士　　生田    哲郎
同　　　　　　　　　名越    秀夫
同　　　　　　　　　山田    基司
同　　　　　　　　　森本    　晋
同　　　　　　　　　美和    繁男
訴訟代理人弁理士　　落合     　稔
主　　　　文
１　原告の請求をいずれも棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　原告の請求
１　被告は，別紙物件目録(2)記載の商品を製造し，販売の申出をし，販売してはならない。
２　被告は，その所有に係る別紙物件目録(2)記載の商品，その構成部品，及びその製造に供する金型を廃棄せよ。
３　被告は，原告に対し，３０２３万円及びこれに対する平成１０年１月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
１　請求の要旨
原告は，後記の配管被覆構造の実用新案権者であり，被告は，団地等の土木，建築一式，水道施設などの施工，設計，監理及び測量業務等を業とする会社である。本件は，被告の製造販売するカバー付き配管装置は上記実用新案権の技術的範囲に属すると主張して，原告が同実用新案権に基づいて，製造販売等の差止め等及び損害賠償を求めている事案である。
２　前提となる事実（当事者間に争いのない事実及び証拠により容易に認定される事実。証拠により認定した事実については，末尾に証拠を掲げた。）
(1)当事者
ア　原告は，プラスチック製品の金型の製造販売，建築材料の製造販売等を主たる目的とする株式会社である。
イ　被告は，独立行政法人都市再生機構（旧日本住宅公団，旧都市基盤整備公団。以下，これらを区別せず，「公団」ということがある。）の業務に関連して，団地等における託児所・駐車場その他居住者の利便に供する施設の経営，植栽・清掃その他環境整備業務，土木一式・建築一式・電気・管・舗装・塗装・防水・内装仕上・造園・水道施設又は清掃施設の工事等の施工・設計・監理及び測量業務等を行うことを主たる目的とする株式会社である。
(2)　原告の有する実用新案権
原告は，次の実用新案権（以下「本件実用新案権」という。）を有している（甲３，４，乙６～１１）。
ア　登録番号　　　第２１４４００４号
イ　考案の名称　　　配管被覆構造
ウ　出願日　　　平成５年３月３日
エ　公告日      平成８年１月３１日
オ　登録日      平成８年１１月１３日
なお，本件実用新案権に係る考案は，出願過程において，特許庁審査官から，平成７年３月２８日付けで，引用文献１（実願昭６０－１４５１６８号〔実開昭６２－５４３９７号〕のマイクロフィルム）記載の考案（以下，「引例１」という。乙８）及び引用文献２（実願昭－１６０１５６号〔実開平１－６３９２４号〕のマイクロフィルム）記載の考案（以下，「引例２」という。乙９）に照らして進歩性が欠如しているとの拒絶理由通知を受けた（以下「本件拒絶理由通知」という。）。そこで，原告は，同年５月２９日，手続補正書を提出して補正（以下「本件補正」という。）を行うとともに，意見書（以下「本件意見書」という。）を提出した。
(3)本件実用新案権の願書に添付された明細書（本件補正により，その内容が補正されている。以下，出願時に提出された明細書を，「当初明細書」といい，本件補正後の明細書を，「本件明細書」という。本判決末尾添付の実用新案公告公報〔以下「本件公報」という。〕参照。）の実用新案登録請求の範囲における請求項１の記載は，次のとおりである（以下，同請求項に係る考案を「本件考案」という。）。
「頂部に突嘴を有する立上がり部を両側端部に設けた配管ベース上に開口幅がパイプ径より狭い断面Ｕ字形のパイプ受け面を有する固定座を複数設け，該固定座と固定座との間に位置して上縁にパイプ挟持用の凹部を有する下部断熱材を前記立上がり部間に配設し，前記下部断熱材上に載置され下縁にパイプ挟持用の凹部を有する上部断熱材との両断熱材によりパイプを挟持し，前記両断熱材をカバーで覆い，前記立上がり部の突嘴とカバー端部の突嘴とを互いに係合して該配管ベースとカバーとを一体に係止したことを特徴とする配管被覆構造。」(4)　本件考案を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，分説した各構成要件をその符号に従い「構成要件Ａ」のように表記する。）。Ａ　頂部に突嘴を有する立上がり部を両側端部に設けた配管ベース上にＢ　開口幅がパイプ径より狭い断面Ｕ字形のパイプ受け面を有する固定座を
複数設け
Ｃ　該固定座と固定座との間に位置して上縁にパイプ挟持用の凹部を有する
下部断熱材を前記立上がり部間に配設し
Ｄ　前記下部断熱材上に載置され下縁にパイプ挟持用の凹部を有する上部断
熱材との両断熱材によりパイプを挟持し
Ｅ　前記両断熱材をカバーで覆い，前記立上がり部の突嘴とカバー端部の突嘴とを互いに係合して該配管ベースとカバーとを一体に係止した
Ｆ　ことを特徴とする配管被覆構造
(5)　被告の行為


被告は，カバー付き配管装置を施工・販売しているが，これらの製品には，被告が過去に施工・販売していた旧タイプの製品と，現在施工・販売している新タイプの製品がある（以下，被告の施工・販売するカバー付き配管装置のうち，旧タイプの製品を，「被告製品（旧タイプ）」と，新タイプの製品を，「被告製品（新タイプ）」といい，両タイプを総称して「被告各製品」という。なお，被告各製品の具体的構成については，後記第３の１に記載のとおり，一部争いがある。）。
(6)　被告の有する特許権
被告は，次の特許権（以下「被告特許権」という。）の共有者である（甲５）
ア　特許番号　　第３１６０６２８号
イ　発明の名称　カバー付き配管装置
ウ　出願日　　　平成５年６月３０日
エ　公開日      平成７年１月２０日
オ　登録日      平成１３年２月２３日
被告特許権に係る明細書の特許請求の範囲における請求項１の記載は，次のとおりである（以下「被告発明」という。）。
「係止突条付きの側板部を有し断面コ字状に形成したカバー受と，上部に配管の嵌着部を有しカバー受内に嵌着して配置される配管固定座と，上側に配管下半部の嵌合溝を有しカバー受内に配置される下側断熱材と，下側に配管上半部の嵌合溝を有し上面にカバーの内面に当接する緩衝突条を設けて下側断熱材上に配置される上側断熱材と，上側断熱材上に嵌装しカバー受の側板部に嵌着されて全体的に覆う断面コ字状等に形成したカバーを具備したことを特徴とするカバー付き配管装置。」
３　争点
(1)　被告各製品の具体的構成（争点１）
(2)　被告各製品の構成要件充足性（争点２）
(3)　自由技術の抗弁（争点３）
(4)　先使用の抗弁（争点４）
(5)　本件考案に係る実用新案登録には無効理由があることが明らかであり，本件実用新案権に基づく原告の差止め及び損害賠償の請求は権利の濫用に当たるか
（争点５）
(6)　原告の損害額（争点６）
第３　争点に関する当事者の主張
１　争点(1)－被告各製品の具体的構成について
（原告の主張）
(1)　被告が施工・販売する被告各製品の具体的な構成は，別紙「原告物件説明書(1)」（被告製品〔旧タイプ〕）及び同「原告物件説明書(2)」（被告製品〔新タイプ〕）各記載のとおりである。なお，被告各製品の具体的構成に関する被告の主張は，別紙「被告物件説明書１」（被告製品〔旧タイプ〕）及び同「被告物件説明書２」（被告製品〔新タイプ〕）各記載のとおりである。被告各製品の具体的構成については，当事者間に争いがあるが，符号については，被告が一部付加するほかは，同一の部材には同一の符号が用いられているので，以下の符号は，特に断らない限り，上記各別紙記載の符号を示すものとする。
(2)　被告製品（旧タイプ）について
ア　別紙原告物件説明書(1)記載の「３　構造の説明」のうち，(ａ)，(ｂ)の各記載と，図１(1)及び同(2)の各記載については，当事者間に争いはない。イ　被告が主張する被告製品（旧タイプ）の具体的な構成については，次の
とおり不適切な記載がみられる
(ア)　被告主張の「逆Ω字状」について
被告は，パイプを固定する部材を，「逆Ω字状」のパイプ保持部３２と表現する。しかし，「逆Ω字状」とは，上側が一部口の開いた円形の下部と，「┐┌」の上部からなるところ，被告製品（旧タイプ）のパイプを固定する部材には，「┐┌」の部分はない。したがって，「逆Ω字状」という表現は，不適切である。
(イ)　下部断熱材溝内面と固定座に保持されたパイプ下半部外面との間の
間隙Ｓ２について
被告は，下部断熱材溝４１の内面と固定座３に保持されたパイプＰの下半部外面との間に所定の間隙Ｓ２が存すると主張する。しかし，被告各製品は，被告の共有に係る被告特許権の実施品と認められるが，被告特許権に係る明細書の【特許請求の範囲】及び【発明の詳細な説明】並びに被告作成のカタログ等には，当該間隙Ｓ２があることが不可欠の構成である旨の記載はない。むしろ，次のとおり，間隙が存在しないことを前提とした記載が多数見られる。
ａ　被告特許権に係る明細書の【特許請求の範囲】【請求項１】及び【発明の詳細な説明】【０００６】【問題を解決するための手段】等において，「上側に配管下半部の嵌合溝を有しカバー受内に配置される下側断熱材」との表現が見られるところ，「嵌合」とは，「tofitinto形状が合ったものを嵌め合わせること」（甲１７）という意味であるから，「配管下半部の嵌合溝」とは，配管（パイプ）の下半部の形状と同様の形状を有し，配管下半部が嵌め合わせられる溝を意味し，配管下半部と下側断熱材との間には間隙はなく，両者が接していることが前提となる。
ｂ　被告は，上部断熱材と配管が接していることを認めているところ，同明細書において，当該部分を「下側に配管上半部の嵌合溝を有し‥‥‥下側断熱材上に配置される上側断熱材」と表現しており，被告も，「嵌合」という言葉を，上記と同趣旨に用いているものである。


ｃ　同明細書【発明の詳細な説明】【０００８】【作用】には，「上部に設けた配管固定座の嵌着部に配管を嵌着して下側断熱材の嵌合溝に配管の下半部を嵌合するとともに，その配管の上半部に上側断熱材の嵌合溝を嵌合して下側断熱材上に配置し，カバーを上側断熱材に嵌装しカバー受の側板部に嵌着して全体的に覆い，上側断熱材の上面に設けた緩衝突条がカバーの内面に当接せしめて，上側断熱材とともに下側断熱材及び配管が緩衝支持されて各部材の振動を防止し」との記載があり，同様に，【００１８】には，「上側断熱材の上側に設けた緩衝突条がカバーの内面に当接して，上側断熱材，下側断熱材及び配管が緩衝されて支持され各部材の振動が防止される」との記載があるが，このような表現も，上記「嵌合」の意味からすると，配管下半部と下側断熱材が接していることを前提としていると解される。
ｄ　上側断熱材の上側の緩衝突条がカバー内面に当接することにより，上側断熱材，下側断熱材及び配管が緩衝支持され，各部材の振動が防止されるという説明も，配管下半部と下側断熱材が接しているからこそ，可能となる。ｅ　【発明の詳細な説明】【００１５】には，「配管固定座５の嵌着部６に配管ａを嵌着して下側断熱材１１の嵌合溝１２にその下半部を嵌合し，さらに，配管ａの上半部に上側断熱材１５の嵌合溝１６を嵌合して下側断熱材１１上に配置し」との記載があるが，これも，配管と上側及び下側断熱材が接していることを表現しているものである。
ｆ　【発明の詳細な説明】【００１６】には，「上側断熱材１５の上部に突設した緩衝突条１７がカバー２１の内面に当接して，上側断熱材１５とともに下側断熱材１１で配管ａを緩衝して支持し」とあるが，「支持」とは，「支え持つこと」という意味であり（甲１８），これは明らかに，上側断熱材と下側断熱材で配管を挟持，すなわち「挟んだ状態で支持すること」（乙１２）を示しているものである。
ｇ　被告が作成し，証拠として提出したカタログ（乙１）に掲載されている「ケースウェイカバー使用断面図」でも，下部断熱材と配管は密着しており，間隙はない。また，同カタログの固定座に関する図面及び下部断熱材（直管保温材〔下〕）に関する図面によると，配管固定座に配管を嵌着した場合の配管ベースから配管下までの高さと，配管ベースから下部断熱材の嵌合溝の一番低い部分までの高さは同一であるから，被告は，下部断熱材と配管固定座に固定された配管との間に間隙を設けることを設計上予定していないというべきである。そもそも，断熱材と配管の間にわずかでも隙間が生じた場合，空気の流通が発生し，保温性能が低下するから，断熱効果をより発揮するためには，断熱材と配管が密着している方が好ましい。また，ウォーターハンマー現象（配管内の水の圧力変化により配管が振動する現象）による給水管の破損を防止するためには，配管をしっかりと固定し，ぐらつかないようにしなければならないのであり，あえて配管と断熱材との間に間隙を設けるように設計するはずがない。特に，配管固定座間の間隔は，場所により１メートル近くにも及ぶのであるから，その間に，何らかの配管固定手段がないとは考えられない。
また，発泡ポリスチレン等，ゴム状弾性を有さない断熱材を使用する際には，配管と断熱材が互いに出っ張りすぎて干渉することがないように，配管については０．２㎜程度，断熱材については１㎜程度のアロワンスを製造上設けるのが通常であり，その結果として，断熱材と配管との間に１㎜程度の隙間が生じることもある。しかし，配管や断熱材を設計どおり寸分の狂いもなく製造することは不可能であり，干渉を避けるための製造技術上の制約から隙間が生じたとしても，これを被告製品（旧タイプ）の特徴というべきものではない。同様に，被告主張の【図２】裁断側面図・寸法図には，１㎜の間隙Ｓ２が記載されているが，削除すべきである。なお，被告作成のカタログ（乙１）には，外径１８㎜の配管に対応する製品も記載されているのであるから，外径２６㎜の配管しか想定していない上記図面は，この点においても不適切である。
ウ　被告製品（旧タイプ）の構成の分説
以上を前提として被告製品（旧タイプ）の構成を，本件考案の構成要件に対応して記載すると，次のとおりである。
ａ’　断面コ字状に形成されており，上面中央部にＶ溝を形成した平板状のベース部本体と，ベース部本体の両側部に形成した一対の立ち上がり部と，各立ち上がり部の頂部に形成した突嘴と，を有する塩化ビニル性のベースを備えｂ’　断面逆コ字状に形成されており，天板部と，天板部の両端部からベースの立ち上がり部を覆うように垂下された一対の側板部と，各側板部の下端部内面に形成され突嘴に係止するフック部と，を有する塩化ビニル性のカバーを備えｃ’　ベースの延在方向に適宜の間隔を存して配置されており，ベース内に嵌着される着座部と，着座部の上側に連なる開口部がパイプ径より狭い断面Ｕ字形のパイプ保持部と，を有する固定座であって，パイプ保持部は，バネ性を有するとともにその内面がパイプの外形と同一径に形成されている複数個の固定座を備えｄ’　ベース上の隣接する固定座間に装着されており，上面中央部に形成され，パイプの下半部を囲繞する断面半円形の下部断熱材溝と，下部断熱材溝の両側に連なる一対の上向き密接面と，を有する発泡ポリスチレン製の下部断熱材を備えｅ’　下部断熱材及び固定座の上側に配設されると共にカバーに内包されており，下面中央部に形成され，パイプの上半部を囲繞する上部断熱材溝と，上部断熱材溝の両側に連なると共に下部断熱材の上向き密接面に密接する一対の下向き密接面と，上面中央部に形成した押圧突条と，を有する上部断熱材であって，上部断熱材溝の内面は，パイプ保持部の両上端部を逃げるように断面半楕円形に形成さ
れている，発泡ポリスチレン製の上部断熱材を備える
ｆ’　露出配管用被覆カバー
(3)　被告製品（新タイプ）について


ア　原告物件説明書(2)に記載の「３　構造の説明」のうち，(ｂ)の記載と，図１(1)及び同(2)の記載については，当事者間に争いはない。イ　被告が主張する被告製品（新タイプ）の具体的な構成についても，被告製品（旧タイプ）について述べたとおり，固定座パイプ保持部３２を「逆Ω字状」と表現している点，下部断熱材溝４１の内面と固定座３に保持されたパイプＰの下半部外面との間に所定の間隙Ｓ２が存すると表現している部分について，同様に不適切である。
ウ　「立ち上がり部の中間部に形成した突嘴」について被告は，被告製品（新タイプ）の構造の説明(ａ)において，立ち上がり部１３に形成される突嘴１４の位置を，「立ち上がり部の中間部に形成した突嘴」と表現するが，「中間」とは，「二つの物のほぼ真ん中。」を意味するところ，被告製品（新タイプ）の突嘴１４は，立ち上がり部の真ん中にはない。カバーの側板を係止するという突嘴の機能からしても，配管ベースの立ち上がり部の突嘴は，配管ベースの底面に近い位置に配置されることになるから，当該部分は，「カバーのフック部に対応する位置に形成した突嘴と，それを延長した立ち上がり部」という表現が適切である。
エ　被告製品（新タイプ）の構成の分説
上記を前提として被告製品（新タイプ）の構成を，本件考案の構成要件に対応して記載すると，次のとおりである。
ａ”　断面コ字状に形成されており，上面中央部にＶ溝を形成した平板状のベース部本体と，ベース部本体の両側部に，カバーのフック部に対応する位置に形成した突嘴と，それを延長した立ち上がり部を有する塩化ビニル性のベースを備えｂ”　断面逆コ字状に形成されており，天板部と，天板部の両端部からベースの立ち上がり部を覆うように垂下された一対の側板部と，各側板部の下端部内面に形成され突嘴に係止するフック部と，を有する塩化ビニル性のカバーを備えｃ”　ベースの延在方向に適宜の間隔を存して配置されており，ベース内に嵌着される着座部と，着座部の上側に連なる開口幅がパイプ径より狭い断面Ｕ字形のパイプ保持部と，を有する固定座であって，パイプ保持部は，バネ性を有するとともにその内面がパイプの外形と同一径に形成されている複数個の固定座を備えｄ”　ベース上の隣接する固定座間に装着されており，上面中央部に形成され，パイプの下半部を囲繞する断面半円形の下部断熱材溝と，下部断熱材溝の両側に連なる一対の上向き密接面と，を有する発泡ポリスチレン製の下部断熱材を備えｅ”　下部断熱材及び固定座の上側に配設されると共にカバーに内包されており，下面中央部に形成され，パイプの上半部を囲繞する上部断熱材溝と，上部断熱材溝の両側に連なると共に下部断熱材の上向き密接面に密接する一対の下向き密接面と，上面中央部に形成した押圧突条と，を有する上部断熱材であって，上部断熱材溝の内面は，パイプ保持部の両上端部を逃げるように断面半楕円形に形成さ
れている，発泡ポリスチレン製の上部断熱材を備える
ｆ”　露出配管用被覆カバー
（被告の主張）
(1)　原告が本件訴訟において本件実用新案権を侵害するとして主張する被告各製品は，訴外伸栄工業株式会社（以下「伸栄工業」という。）が製造販売するケースウェイカバーと思われる。もっとも，被告製品（旧タイプ）は，過去，ごくわずかな期間（平成８年１２月ころまで）しか施工・販売されておらず，平成９年１月ころから現在までは，被告製品（新タイプ）が施工・販売されている。被告各製品の具体的な構成は，別紙「被告物件説明書１」（被告製品〔旧タイプ〕）及び同「被告物件説明書２」（被告製品〔新タイプ〕）各記載のとおりであって，不適切な記載等は存在しない。
なお，被告各製品は，被告特許権（甲５）の実施品ではないから，原告の主張はその前提において誤りである。
(2)　被告各製品の固定座３は，逆Ω字状のパイプの保持部３２を有しており，断面がＵ字状のパイプ受け面を有していない。
(3)　被告各製品の下部断熱材溝内面と固定座に保持されたパイプ下半部外面と
の間の間隙Ｓ２について
ア　被告各製品の下部断熱材溝４１の内面と固定座３に保持されたパイプＰ下半部外面との間に間隙Ｓ２があることは，検証物（検乙１及び同２）により明白である。原告は，カタログ（乙１）の断面図に間隙がないと指摘するが，当該図面は，カタログという性質上あくまで全体の断面構造を図示したものにすぎず，間隙について正確に記載したものではない。伸栄工業が作成した別のカタログ（乙２０）の下部断熱材に関する部品図には，下部断熱材溝４１の内面と固定座３に保持されたパイプＰの下半部外面との間に所定の間隙Ｓ２がある旨明記されており，１㎜の間隙が存在するように設計されていることは明らかである。イ　断熱材の機能面においても，発泡ポリスチレン断熱材の保温性能は，多数の気孔（空気層）により生み出されるものであるから，隙間（空気層）の存在自体が，保温性能上マイナスとなることはない。しかも，被告各製品においては，上下の断熱材とカバーにより二重に密閉されているのであるから，空気の流通（ケースウェイの外部の湿った空気が内部に流入すること）が生じることにより保温性能が低下することはない。


ウ　被告各製品において，パイプＰは固定座３でしっかりと固定保持されており，給水管として用いられる硬質塩化ビニル管は，十分な強度と曲げ剛性を有するＪＩＳの規格品（水道用硬質塩化ビニル管：ＪＩＳ　Ｋ６７４２）であるから，配管と断熱材の間に間隙を設けても支障はなく，ウォーターハンマー現象による破損の危険性もない。一般的には，２０㎜から４０㎜の硬質塩化ビニル管の配管においては，同現象をも考慮した上で，１ｍ間隔で固定部材を設ければよいものとされているのであるから，固定座と固定座との間の間隔が１ｍあったとしても，配管と断熱材の間に間隙を設けることが設計上不可能となるわけではない。エ　被告各製品が，配管と下部断熱材との間に１㎜の間隙を設けるように設計され，そのように製造されていることは，伸栄工業作成のパンフレット（乙２０）記載の保温材下（ＳＤ－２５１１）の図からも明らかである。同間隙は，下部断熱材がパイプに接触することにより，パイプが固定座から浮き上がるのを防止するためのものであり，被告各製品において，パイプを固定座で確実に固定するための必須の構成である。原告も，断熱材と配管との干渉を防止するために設けられたアロワンスにより，配管と断熱材の間に間隙があることが通常である点については認めているのである。
なお，被告が施工・販売しているのは，２０Ａの配管に対応するケースウェイのみであり，１３Ａの配管に対応するケースウェイは施工・販売していない。原告は，伸栄工業のカタログ（乙１）を，被告各製品のカタログであると主張するが，他社のカタログに，被告が施工・販売していない製品が掲載されているにすぎない。
(4)　被告製品（新タイプ）の立ち上がり部１３は，その中間部に突嘴１４を有し，頂部に突嘴を有するものではない。
２　争点(2)－被告各製品の構成要件充足性
（原告の主張）
(1)　被告製品（旧タイプ）について
ア　被告製品（旧タイプ）の構成ａ’が本件考案の構成要件Ａを充足することは，当事者間に争いがない。
イ　前記のとおり，被告製品（旧タイプ）の固定座３のパイプ保持部３２は，逆Ω字状ではなく，断面Ｕ字形であるから，被告製品（旧タイプ）の構成ｃ’が本件考案の構成要件Ｂを充足することは明らかである。ウ　前記のとおり，被告製品（旧タイプ）の下部断熱材溝４１とパイプＰの間には間隙Ｓ２はなく，被告製品（旧タイプ）の下部断熱材は，本件考案の構成要件Ｃの「上縁にパイプ挟持用の凹部を有する下部断熱材」に相当する。そこで，被告製品（旧タイプ）の構成ｄ’が本件考案の構成要件Ｃを充足することは，明らかである。
エ　被告製品（旧タイプ）の構成ｅ’が本件考案の構成要件Ｄを充足することは明らかである。なお，ｅ’には，構成要件Ｄにはない，「上面中央部に形成した押圧突条５３」があるが，当該構成の特徴は，飽くまで上側断熱材の存在を前提として押圧突条を付加したものであり，上部断熱材を設けずに押圧突条を付加することはできないのであるから，上記構成の特徴は，本件考案の実施を前提としてのみ可能なもので，同考案を利用するものであること，断熱材として用いられる発泡材は，それ自体が緩衝性を有しており，かかる押圧突条を設置する意味は乏しいことからすると，押圧突条５３の存在は上記結論を左右するものではない。また，前記のとおり，下部断熱材とパイプとの間には間隙は存しないのであるから，「両断熱材によりパイプを挟持し」ているということができるのである。オ　被告製品（旧タイプ）の構成ｂ’が本件考案の構成要件Ｅを充足することは明らかである。
カ　被告製品（旧タイプ）の構成ｆ’が本件考案の構成要件Ｆを充足することは明らかである。
(2)　被告製品（新タイプ）について
ア　被告製品（新タイプ）の構成ａ”と本件考案の構成要件Ａを対比すると，ａ”の「カバーのフック部に対応する位置に形成した突嘴と，それを延長した立ち上がり部」は，本件考案の構成要件Ａの「頂部に突嘴を有する立ち上がり部」について，突嘴の部分から配管ベースの底面とは反対側に立ち上がり部を単に延長したものにすぎないのであるから，被告製品（新タイプ）の構成ａ”は，本件考案の構成要件Ａを充足する。この点について，被告は，当該部分は，「立ち上がり部の中間部に形成した突嘴」であると主張するが，当該立ち上がり部は，その間に固定座を嵌着するとともに，立ち上がり部に設けられている突嘴によって上下断熱材を覆う配管カバー（構成要件Ｅ参照）を固定するためのものであって，カバー両側面の先端内部の突嘴と前記突嘴とをかみ合わせることにより配管ベースとカバーとが一体に係止されるのであるから，両突嘴同士を組み合わせるという構造上，立ち上がり部の突嘴の高さは，カバー端部の位置によりおのずから限定されるものであり，構成ａ”の突嘴の上に延長部があろうがなかろうが，構造上，突嘴の位置は配管ベースの底面に近い位置にならざるを得ず，ほぼ同位置になるものである。そこで，当該延長部分は，何らの技術的意義を有するものではないというべきであるから，当該突嘴を，「中間部に形成した突嘴」と表現するか否かはさておくとしても，構成要件Ａを充足することには変わりはない。
なお，仮に，「立ち上がり部の中間部に形成した突嘴」が構成要件Ａの文言を侵害しないとしても，当該構成は同構成要件と均等であり，本件考案の技術的範囲に属することは明らかである。


イ　被告製品（旧タイプ）について述べたのと同様の理由により，被告製品（新タイプ）の構成ｃ”，ｄ”，ｅ”，ｂ”，ｆ”が，それぞれ本件考案の構成要件Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆを充足することは明らかである。(3)　上記によれば，被告各製品は，いずれも本件考案の構成要件のすべてを充足しており，本件考案の技術的範囲に属するものである。なお，被告は，被告特許権の出願過程において，特許庁審査官から，出願当初の明細書における特許請求の範囲の記載では本件考案と同一である旨の拒絶理由通知（甲９）を受けたため，当初の明細書の特許請求の範囲の記載につき，上記「押圧突条」に相当する「上面にカバーの内面に当接する緩衝突条を設けて」という部分と，「カバー受及びカバーからなる直線用のカバー型組の他に，短い繋ぎ用型組とエルボ型組あるいはまたＴ字型組の連結用変形カバー型組を組み合わせた」という部分を付加する補正をして（甲１０～１２），ようやく特許査定されたのであるから，被告特許権が有効か否かはともかくとして，被告特許権は，本件実用新案権を利用するものであり，被告特許権を実施するためには，必然的に本件考案を実施しなければならない関係にある。したがって，被告特許権の実施品である被告各製品が本件考案の技術的範囲に属することは明らかであり，同製品を施工・販売することは本件実用新案権を侵害するものである。
（被告の主張）
(1)　被告製品（旧タイプ）について
ア　被告製品（旧タイプ）が構成要件Ａを充足することは，認める。
イ　構成要件Ｂについて
被告製品（旧タイプ）の固定座は，逆Ω字状のパイプの受け面を有しており，断面がＵ字状のパイプ受け面を有していないから，被告製品（旧タイプ）の構成は構成要件Ｂを充足しない。
ウ　構成要件Ｃ，Ｄ及びＥについて
(ア)　構成要件Ｃ，Ｄ及びＥにおける「断熱材」と「挟持」の意味の解釈については，後記のとおり，各用語の有する通常の意味，本件考案に先行する従来技術である実願平３－３７００１号（実開平４－１２２８９７号）のマイクロフィルム記載の考案（以下「実開平４－１２２８９７号考案」という。）の内容，本件明細書の記載及び出願経過における出願人の陳述に照らすと，「断熱材」とは，断熱効果を有するのみならず，上下の断熱材のみでもパイプを固定する固定部材としての役割を果たすことが必要であり，また，「挟持」とは，少なくとも上下にパイプを挟むことにより，パイプを保持し，定位置に固定し，支持することが必要というべきである。
(イ)　「挟持」とは，「挟んだ状態で支持すること」と定義されている。(ウ)　実開平４－１２２８９７号考案の特徴は，左右の断熱材（保温材）が，単にパイプの保温だけでなく，パイプを固定位置に固定する固定部材としての役割を果たすため，従来のように，固定座及びバンドなど，余計な部品を必要とせず，極めて迅速かつ容易に配管を実施することができ，施工費も大きく低減することができるという点にある。そして，本件考案の特徴は，実開平４－１２２８９７号考案の構成を前提として，上下の断熱材（保温材）がパイプを挟持するという構成と，断面Ｕ字形のパイプ受け面を有する固定座を付加することにより，「例え断熱材が経時変化により固定部材としての作用を失ってもパイプは固定座に嵌着されているためその位置を変えることがない」（本件明細書【００１９】）という効果を発揮させることにある。したがって，本件考案における「断熱材」とは，断熱効果を有するのみならず，それのみでパイプを固定する固定部材としての役割を果たすことが必要であり，また，「挟持」といえるためには，少なくともパイプを挟むことにより，パイプを保持し，定位置に固定し，支持することが必要というべきである。
(エ)　また，本件明細書における次の各記載を併せ考慮すると，本件考案における「断熱材」とは，上記のとおり，断熱効果及びパイプ固定，支持作用を有する必要があるというべきである。
ａ「配管ベース上に配設された開口幅がパイプ径より狭い断面Ｕ字形のパイプ受け面を有する固定座の開口にパイプを押当て，押圧力により該開口を押拡いて固定座にパイプを嵌着し，かつ下部断熱材と，下部断熱材上に載置された上部断熱材によりパイプを挟持するようにしたから，断熱材の取付けが容易となり，然も該断熱材は単にパイプの断熱だけでなく，固定座と共にパイプを定位置に固定する固定部材としての役割をもたらす。そして断熱材が経時変化してパイプの挟持力を減じたとしても，パイプは固定座に支持されてその位置を変えることがない」
（【０００９】）
ｂ「配管ベース１０の両端に設けた立上り部１１，１１間に下部断熱材１５ａを配設し，前記凹部１７ａ，１７ｂの形成面を互いに対向し両形成面により，パイプ１６を上下から挟持した後，その上にカバー１３を被せ，配管ベース１０の突嘴１２とカバー１３の突嘴１４とを互いに係合して配管ベース１０とカバー１３を一体に係止する。」（【００１３】）
ｃ「上部断熱材１５ｂ，下部断熱材１５ａは，断熱性を有するものであればどのようなものであっても差支えないが，パイプ１６を所定位置に保持し，且つ配管ベース１０とカバー１３とが形成する内部空間を完全に充填するために，スチロール樹脂等を素材とする多泡性プラスチック等適宜の断熱材を使用することができる。」（【００１４】）
ｄ「その結果，パイプ１６は固定座１８にしっかり嵌着され，かつ断熱材に挟持され支持される。そして断熱材が経時変化してパイプ１６の挟持力を減じたとしても，パイプ１６は固定座１８に支持されてその位置を変えることがな
い」（【００１６】）
ｅ本件公報の図１によると，上部断熱材１５ｂ，下部断熱材１５ａの凹部はパイプの外径と同一口径の半円形状とされている。ｆ　「断熱材は単にパイプの断熱だけでなく，固定座と共にパイプを定位置に固定する固定部材としての役割をもたらし，例え断熱材が経時変化により固定部材としての作用を失っても，パイプは固定座に嵌着されているためその位置を変えることがない。又，従来のように曲管部分，分岐部分の多寡，パイプの長短等によって作業の自由度を制限されることもなく，その結果極めて迅速且つ容易に半永久的な配管を実施することができ，施工費も大きく低減することが出来る」
（【００１９】）


(オ)　本件考案の実用新案登録の出願経過において，平成７年３月２８日付けで特許庁審査官から本件拒絶理由通知がされたところ，原告は，同年５月２９日，固定座を設けることを本件考案の構成要件に付加する補正（本件補正）をするとともに，本件意見書を提出し，本件考案と，引例１及び２の考案との相違を強調して，「本件考案にあっては，パイプは固定座にしっかりと嵌着支持され，かつ固定座と固定座との間に設けた一対の断熱材を上下に位置せしめたから，従来のように弾性を備えた断熱材に限ることなく，種々の断熱材を広く選択使用することができ，被覆時における断熱材の損傷も皆無となり，然もカバーと上部断熱材を取り外すことによりパイプの交換等を容易に実施することができ，然も断熱材は単にパイプの断熱だけでなく，固定座と共にパイプを定位置に固定する固定部材としての役割をもたらし，例え断熱材が経時変化により固定部材としての作用を失ってもパイプは固定座に嵌着されているためその位置をかえることがないのである」と主張した。したがって，原告は，本件考案の断熱材は，パイプを固定する固定部材としての役割をも有することを自認している。
(カ)　上記のとおり，本件考案の「断熱材」といえるためには，断熱効果を有するのみならず，パイプを固定する固定部材としての役割を果たすことが必要である。また，「挟持」といえるためには，少なくとも，パイプを挟むことにより，パイプを保持し，定位置に固定し，支持することが必要である。しかし，被告製品（旧タイプ）においては，パイプは複数の固定座に支持されるものであるところ，パイプと下部断熱材凹部との間には，所定の間隙Ｓ２があることから明らかなとおり，下部断熱材はパイプを固定する機能を有していない。したがって，被告製品（旧タイプ）の断熱材は，パイプを挟むことにより，パイプを定位置に固定し，支持するものではないから，被告製品（旧タイプ）の構成が，構成要件Ｃ，Ｄ及びＥを充足しないことは明らかである。
(2)　被告製品（新タイプ）について
ア　構成要件Ａについて
被告製品（新タイプ）の立ち上がり部１３は，その中間部に突嘴１４を有するものであり，頂部に突嘴を有するものではない。したがって，被告製品（新タイプ）の構成は，構成要件Ａを充足しない。
なお，被告製品（新タイプ）の立ち上がり部は１つの部材より構成されており，構造上，突嘴よりも下の部分と上の部分に区別されていない。機能的にも，一体としての立ち上がり部がカバーの停止突条に係止される突嘴を設けるための部材として機能しているのであるから，立ち上がり部が突嘴より下の部分と上の部分（延長部）とに区別できることを前提として，上の部分は付加にすぎないとする原告の主張は，立ち上がり部の構造及び機能に鑑みると，失当である。
イ　構成要件Ｂについて
被告製品（旧タイプ）について前記したとおり，被告製品（新タイプ）の固定座３は，逆Ω字状のパイプの保持部３２を有しており，断面がＵ字状のパイプ受け面を有していないから，被告製品（新タイプ）の構成は構成要件Ｂを充足しない。
ウ　構成要件Ｃ，Ｄ及びＥについて
被告製品（旧タイプ）について前記したとおり，被告製品（新タイプ）においても，パイプＰは複数の固定座３に支持されるものであるところ，パイプと下部断熱材溝４１との間には，所定の間隙Ｓ２があることから明らかなとおり，下部断熱材はパイプを固定する機能を有していない。したがって，被告製品（新タイプ）の断熱材は，パイプを挟むことにより，パイプを定位置に固定し，支持するものではないから，被告製品（新タイプ）の構成が，構成要件Ｃ，Ｄ及びＥを充足しないことは明らかである。
なお，原告は，被告製品（新タイプ）について，予備的に均等侵害を主張するようであるが，被告製品（新タイプ）の構成が，均等のいわゆる５要件を充足せず，本件実用新案権の実用新案登録請求の範囲に記載された構成と均等であるとは到底いえないことは明らかである。
３　争点３－自由技術の抗弁について
（被告の主張）
(1)　自由技術の抗弁（その１）
被告各製品の構成は，実願昭５２－５７９１５号（実開昭５３－１５２２５５号）のマイクロフィルム（乙１３）記載の考案（以下「実開昭５３－１５２２５５号考案」という。）に実願昭５４－９７０９０号（実開昭５６－１５８８２号）のマイクロフィルム（乙１４）記載の考案（以下「実開昭５６－１５８８２号考案」という。）を組み合わせることにより当業者が極めて容易に想到することができたものであるから，自由技術の抗弁が成立し，被告各製品の販売は本件実用新案権の侵害とはならないというべきである。
ア　実開昭５３－１５２２５５号考案のマイクロフィルム（乙１３）には，次の考案が記載されている。
「頂部に係止受片を有する立上がり部を両側端部に設けた配管カバー本体上に開口幅が配水管径より狭い断面略逆円形状の配水管受け面を有する配管挟持体を複数設け，配管カバーの内周面部に上・下の断熱材を配設し，立上がり部の係止受片と，内周面部に保温・遮音材層を配設した蓋体端部の係止片とを互いに係合して配管カバー本体と蓋体とを一体に係止した配管カバー構造」。イ　実開昭５６－１５８８２号考案のマイクロフィルム（乙１４）には，次の考案が記載されている。
「パイプ固定支持具４１の両側は垂直であるためにパイプの外側に所定の間隔おきに半円形孔を有する脚部付の下方のパイプ固定支持片４２にパイプ４５を置き，その上に半円形孔を有する上方のパイプ固定支持片４３を重ねて，逆Ｕ字形金属製バンド４４でパイプ固定支持具４１を介してパイプ４５を固定支持し，パイプ固定支持具以外のパイプ４５の外側に発泡スチロールなどの断熱材４６を設ける」。
ウ　本件考案との一致点


(ア)　被告各製品と実開昭５３－１５２２５５号考案とを対比すると，同考案の「係止受片」，「配管カバー本体」，「配水管」，「配管挟持体」，「保温・遮音材層（配管カバー本体）」，「保温・遮音材層（蓋体）」，「蓋体」，「係止片」，「配管カバー構造」は，それぞれ，被告各製品の，「突嘴（ベース）」，「ベース」，「パイプ」，「配管固定座」，「下部断熱材」，「上部断熱材」，「カバー」，「突嘴（カバー）」，「配管被覆構造」に対応する。(イ)　本件考案と実開昭５３－１５２２５５号考案とを対比すると，次のとおり，一致点が認められる。
「頂部に突嘴を有する立上がり部を両側端部に設けたベース上に開口幅がパイプ径より狭いパイプ受け面を有する配管固定座を複数設け，立上がり部の突嘴とカバー端部の突嘴とを互いに係合して該ベースとカバーとを一体に係止したことを特徴とする配管被覆構造」。
エ　相違点
本件考案と実開昭５３－１５２２５５号考案とを対比すると，被告各製品の下部断熱材は，配管固定座と配管固定座との間に位置して立上がり部間に配設されているのに対し，実開昭５３－１５２２５５号考案の下部断熱材は配管カバーの内周面部に配設されているという相違点が認められる。
オ　検討
被告各製品のように，下部断熱材を，固定座と固定座との間に位置して立上がり部間に配設した構造とすることは，実開昭５６－１５８８２号考案のマイクロフィルム（乙１４）に記載されているように，本件考案の実用新案登録の出願時における周知技術又は公知技術である。しかも，被告各製品においては，パイプ受け面を有する配管固定座が配管ベース上に設けられているのであるから，下部断熱材は，構造上必然的に配管固定座と配管固定座との間に配置せざるを得ない。したがって，このような周知技術又は公知技術を実開昭５３－１５２２５５号考案における配管固定座に採用することは当業者が極めて容易に想到することができたというべきである。
そこで，被告各製品の構成は，実開昭５３－１５２２５５号考案の考案に実開昭５６－１５８８２号考案の考案を適用することにより極めて容易に想到することができたものであるから，自由技術の抗弁が成立し，被告各製品の施工・販売は本件実用新案権の侵害とはならないというべきである。
(2)　自由技術の抗弁（その２）
本件補正は，当初明細書の要旨の変更を伴うものであり，平成５年法律第２６号による改正前の実用新案法（以下「改正前実用新案法」という。）９条１項が準用する平成６年法律第１１６号による改正前の特許法４０条により，補正について手続補正書を提出した時，すなわち平成７年５月２９日に出願したものとみなされる。したがって，仮に原告主張のように被告各製品が被告特許権の実施品であるならば，その構成は，本件考案の実用新案登録出願前の平成７年１月２０日に公開された被告特許権の特許公開公報（特開平７－１９３９５号公報。乙１９）に記載されているから，自由技術の抗弁が成立し，被告各製品の施工・販売は，本件実用新案権の侵害とならない。
ア　本件補正前の明細書（当初明細書）における実用新案登録請求の範囲の記載は，次のとおりであった。
「【請求項１】　配管ベース上に配設された下部断熱材と，前記下部断熱材上に載置された上部断熱材によりパイプを挟持し，該上下に位置する一対の断熱材をカバーで覆い，配管ベース上の突嘴とカバー上の突嘴とを互いに係合して該配管ベースとカバーを一体に係止し，前記配管ベースとカバーとにより周面を覆われた断熱材によりパイプを囲繞したことを特徴とする配管被覆構造。」。イ　本件補正後の明細書（本件明細書）における実用新案登録請求の範囲の記載は，次のとおりである。
「【請求項１】　頂部に突嘴を有する立上がり部を両側端部に設けた配管ベース上に開口部がパイプ径より狭い断面Ｕ字形のパイプ受け面を有する固定座を複数設け，該固定座と固定座との間に位置して上縁にパイプ挟持用の凹部を有する下部断熱材を前記立上がり部間に配設し，前記下部断熱材上に載置され下縁にパイプ挟持用の凹部を有する上部断熱材との両断熱材によりパイプを挟持し，前記両断熱材をカバーで覆い，前記立上がり部の突嘴とカバー端部の突嘴とを互いに係合して該配管ベースとカバーとを一体に係止したことを特徴とする配管被覆構造」。
ウ　本件補正の内容
本件補正における実質的な補正内容は，次の各点である。(ア)　「配管ベース」について，「頂部に突嘴を有する立上がり部を両側端部に設けた配管ベース」とした。
(イ)　「開口部がパイプ径より狭い断面Ｕ字形のパイプ受け面を有する固定座を複数設け」る旨追加した。
(ウ)　「下部断熱材」及び「上部断熱材」を，それぞれ，「該固定座と固定座との間に位置して上縁にパイプ挟持用の凹部を有する下部断熱材」及び「下縁にパイプ挟持用の凹部を有する上部断熱材」とした。
(エ)　「配管ベース上の突嘴とカバー上の突嘴とを互いに係合して該配管ベースとカバーを一体に係止」について，「前記立上がり部の突嘴とカバー端部の突嘴とを互いに係合する」旨に補正した。
エ　本件明細書の要旨の変更
当初明細書において，「固定座」は，施工時に断熱材の両凹部に小口側からパイプが嵌挿されるものと記載されており，仮に固定座がパイプを密に固定する機能を有しているとすると，パイプの嵌挿は不可能となる。したがって，当初明細書【００１６】における固定座の「固定する」という意味は，あくまでもパイプを「ガイドする」あるいは「仮固定する」という意味であると解釈される。しかも，同明細書【０００９】（作用）及び【００１９】（効果）の欄には，「該断熱材は単にパイプの断熱だけではなく，パイプを定位置に固定する固定部材」としての役割を有する旨記載されていることからしても，施工後にパイプを固定するのは「両断熱材」であり，「固定座」は施工時にパイプをガイドし，仮固定する機能を有しているにすぎないものと解される。


これに対し，本件明細書【０００９】（作用）及び【００１９】（効果）の欄には，「‥‥‥固定座の開口にパイプを押当て，押圧力により該開口を押拡いて固定座にパイプを嵌着し，‥‥‥然も該断熱材は，‥‥‥固定座と共にパイプを定位置に固定する固定部材としての役割をもたらす。」と記載され，補正により施工手順を変更するとともに，補正後の「固定座」が，「バネ性」を有する部材あるいは「弾性」を有する部材であることを示唆し，かつ施工時及び施工後を問わずパイプを固定する「固定部材」であるとされているのである。
オ　要旨の変更
当初明細書の各記載によっては，「固定座」が「バネ性」や「弾性」を有する部材であることは示唆されておらず，「固定座」が「バネ性」や「弾性」を有していることが，技術的に自明であるとはいえない。したがって，補正により追加された「固定座」とは，当初明細書の詳細な説明又は図面に記載されていない事項であるから，本件補正は，願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本送達前の補正がこれらの要旨を変更するものに該当するというべきであり，本件考案の実用新案登録の出願は，本件補正書を提出した時，すなわち平成７年５月２９日に出願したものとみなされる。
そして，被告各製品は，被告特許権の実施品であるから，被告各製品の構成は，本件実用新案権について，繰り下げられた出願日において公知の技術であるというべきであるから，自由技術の抗弁が成立し，被告各製品の施工・販売は，本件実用新案権の侵害とはならない。
（原告の反論）
(1)　自由技術の抗弁（その１）について
被告各製品の構成は，実開昭５３－１５２２５５号考案と実開昭５６－１５８８２号考案を組み合わせることにより当業者が極めて容易に想到することができるものではない。
ア　被告各製品と実開昭５３－１５２２５５号考案を比較すると，ベースの突嘴（係止受片）にカバー（蓋体）のフック（係止片）を係止することにより，ベース（配管カバー本体）に，カバー（蓋体）を係止する構造及びカバー（蓋体）内にパイプ（排水管）を固定座（配管挟持体）によって支持し，パイプ（排水管）の周囲を断熱材（保温・遮音材）で囲う構造を有していることは共通している。イ　しかし，被告各製品と上記考案を比較すると，次のように多数の点で異なっており，同考案に，実開昭５６－１５８８２号考案を組み合わせても，当業者が被告各製品に想到することは容易ではないというべきである。(ア)　被告各製品においては，断熱材は，ベースないしカバーから取り外すことができる別の部材として構成されているが，実開昭５３－１５２２５５号考案においては，配管カバー本体ないし蓋体と保温・遮音材は，一体として形成され，取り外しができない構成となっている。
(イ)　被告各製品においては，ベース両側の立上がり部にある突嘴は，その両側で被係止体を係止できるように矢じり形をしており，そのうち，突嘴の外側は，カバー側板部先端のフックと係止する機能を有し，突嘴の内側は，固定座の基部を係止する機能を有し，固定座のベースへの取付けは，内側の突嘴への係止によるのみで，適宜，間隔を設けることができるようになっている。これに対し，上記考案においては，配管カバー本体両側の立上り部の係止受片は外側にのみしかなく，蓋体の側板部の係止片と係止めをする機能しか有しておらず，配管カバー本体内の配管挟持体は，別の方法により，配管カバー本体に取り付けるようになっている。したがって，被告各製品においては，突嘴と固定座基部とが係止していることから，固定座取付け後も，突嘴と固定座基部間を摺動させることによって適宜，位置の変更ができるのに対し，同考案の配管挟持体は，一度取り付けた後は，自由にその位置を変更することができないのであって，両者は構造及び作用が明らかに異なる。
(ウ)　被告各製品の断熱材は，少なくとも上部断熱材についてはパイプと接し，固定座と共に挟持していることを被告も認めており，パイプを挟持・固定する役割を有しているが，同考案においては，保温・遮音材は，配管を固定する役割は有していない。
(エ)　被告各製品の下部断熱材は，固定座と固定座の間に位置しているが，同考案の保温・遮音材は，配管カバー本体の内周面部に，配管挟持体により途切れることなく連続して配設されている。
(オ)　被告各製品の断熱材は，パイプの中間部において上下に分割されており，各断熱材は，内側に断面半円状の溝を有しているが，同考案においては，下部の保温・遮音材の形はコ字状で，側面の保温・遮音材の高さは配管の上部付近まで達しており，上部の保温・遮音材の形は直線状である。ウ　しかも，被告各製品が解決しようとした課題は，配管被覆製品について，小型化を図り，かつ，施工を容易にするものであったのに対し，実開昭５３－１５２２５５号考案が解決しようとした課題は，屋外に露出されている配管について外観を良くし，保温性及び遮音性を良くするという課題であり，両者の解決しようとする課題，発想の出発点，着想の原点は全く異なるのである。したがって，当業者が，実開昭５３－１５２２５５号考案から，被告各製品の技術を極めて容易に想到できるものではない。
エ　被告は，上記考案と被告各製品の相違点は，下部断熱材が配管固定座と配管固定座との間に位置して立上り部間に配設されているか（被告各製品），配管カバーの内周面部に配設されているか（同考案）にすぎないとの前提に基づいて，同考案に実開昭５６－１５８８２号考案を組み合わせると，被告各製品に極めて容易に想到することができると主張する。しかし，前記のとおり，被告各製品と実開昭５３－１５２２５５号考案との相違点は，多数かつ広範囲にわたるものであり，被告の主張はその前提自体が誤りである。また，実開昭５６－１５８８２号考案のマイクロフィルムには，断熱材がいかなる構成を有しているかについて全く記載されていないから，同公報記載の技術から，断熱材がパイプを挟む形で上下に分割されるという被告各製品の構成を極めて容易に想到することはできないというべきである。


オ　しかも，被告は，被告各製品と同様の技術的思想を有するカバー付き配管装置について，新規性・進歩性があるとして特許出願し，被告特許権を取得している。被告特許権の構成と，実開昭５３－１５２２５５号考案の構成を比較すると，被告各製品と同考案の構成を比較した場合と同様の一致点及び相違点が認められるにもかかわらず，被告は，被告各製品については，公知技術から極めて容易に想到することができると主張しながら，他方，被告特許権については，新規性・進歩性ありと主張して，特許権を取得しているのである。かかる被告の主張は，禁反言の原則に反するというべきである。
(2)　自由技術の抗弁（その２）について
ア　特許庁審査基準において，要旨の変更は，「明細書または図面を補正した結果，特許請求の範囲に記載した技術的事項が願書に昀初に添付した明細書または図面に記載した範囲内でないものとなったとき，その補正は明細書の要旨を変更したものとする」とされているが，当初明細書【００１６】には，「前記施工に当って，配管ベース１０内の要所に固定座１８を嵌着し，配管時パイプ１６を固定するようにしても良い」と記載され，更に，同図面１及び２には，「開口幅がパイプ径より狭い断面Ｕ字形のパイプ受け面」という構造が明記されているのであるから，本件補正は，当初明細書の要旨の変更を伴うものではない。イ　被告は，当初明細書【００１５】に，パイプは上下断熱材の凹部に小口側から嵌挿すると記載されていることから，固定座はパイプを「ガイドする」機能を有するにすぎないと主張する。しかし，「嵌挿」とは，パイプの下半部を下部断熱材の上方向に向けた凹部に，パイプの上半部を上部断熱材の下方向に向けた凹部にそれぞれはめ込むことを意味し，長穴状態に作られている凹部に，長穴の小口側から挿入しようとするものではない。
また，当初明細書【０００４】に，従来の施工例として，「配管ベース１に沿って配管されたパイプ２を断熱材３ａ，３ｂによりその左右から挟持し，該断熱材３ａ，３ｂの弾性を利用しながら配管ベース１の立上がり部４間に断熱材３ａ，３ｂを並列状態に挿着した」と記載されているとおり，配管被覆構造の施工中，断熱材が作ったパイプ用長穴にその小口からパイプを挿入することは想定されていない。
ウ　さらに，被告は，当初明細書の「固定座」には，「バネ性」や「弾性」を有する部材であることは示唆されていないとも主張するが，当初明細書【００１６】，図１及び２の記載によれば，固定座にはパイプを固定する役割があること，パイプ受け面は，パイプ径よりも狭い断面Ｕ字形の構造を有していることは明らかであるから，当該固定座のパイプ受け面が，「バネ性」あるいは「弾性」を有していることは容易に認識することが可能である。
エ　しかも，改正前実用新案法１３条により準用される平成５年法律第２６号による改正前の特許法５３条１項は，要旨の変更を伴う補正については，特許庁審査官が却下しなければならない旨定めていたところ，本件補正は，審査官により却下されなかったのであるから，要旨の変更に当たるものではない。
４　争点４－先使用の抗弁について
（被告の主張）
仮に，被告各製品の構成が，本件考案の技術的範囲に属するとしても，被告は，被告製品（旧タイプ）を利用した配管改修方法を，本件考案の実用新案登録の出願日（平成５年３月３日）以前である平成４年１２月１７日ころ，実際に団地において施工している。被告各製品の構成は，被告が同出願前から実施する技術と同一の技術思想に属するものであるから，先使用の抗弁が成立し，被告各製品の施工・販売は，本件実用新案権の侵害とはならない。
（原告の反論）
被告は，先使用の事実に関する証拠として，報告書（乙４の１），写真（乙４の２）及びビデオ画像（乙１５）を提出するが，同報告書は，実施日とされる日（平成４年１２月１７日）から２年も経過した後に作成されたもので，しかも，目次に記載された添付資料が添付されていないなど，記載内容の信ぴょう性が認められないこと，ビデオ画像も，いくつもの画像をつなぎ合わせた形跡がうかがわれること，被告各製品が施工されている公団住宅は，部屋のタイプが同じであれば，どの部屋も全く同じ構造を有していることなどからすると，これらの証拠をもってしても，真実，平成４年１２月１７日に，被告製品（旧タイプ）が施工されたものとは到底認められない。
また，仮に被告が同日，被告製品（旧タイプ）を施工していたとしても，上記報告書によると，当該施工は，他の工法と比較検討するための試作段階，実験段階によるものであり，被告がかかる段階で，「考案の実施である事業」ないし「事業の準備」を行っていたと解する余地はない。
さらに，本件考案は，昭和６０年ころ，公団保有の賃貸住宅老朽化に伴い発生した鉄製水道管及びライニング管のさびによる赤水，黒水対策を目的として考案されたものである。原告は，被告が公団の事業に関連する会社であり，公団が保有する賃貸住宅の保守工事を一手に引き受けていることに着目し，被告を通じて本件実用新案権の実施品を施工・販売することとして，時期は不明であるが，被告に対し，販売広告用の実験的施工を実施していた。その際に撮影されたのが，乙１５である。しかし，被告は，本件考案の開発に関与した者が設立した会社によって，本件実用新案権を盗用して製造された被告各製品を仕入れ，施工・販売しているのである。すなわち，被告各製品は，本件考案を起源とするものであり，かかる製品を実施したとしても，先使用ということはできない。
５　争点５－権利の濫用について，
（被告の主張）
(1)　進歩性欠如について（その１）
本件考案の構成は，本件明細書に従来技術として記載されている実開平４－１２２８９７号考案（【０００３】，【０００６】及び図３）に，引例１，実開昭５３－１５２２５５号考案，意匠登録第８４０４９２号公報（乙１７），意匠登録第８２３７４２号公報（乙１８）に各記載の本件考案の実用新案登録出願時における周知技術又は公知技術を適用することにより，当業者が極めて容易に想到することができた構成であるというべきであり，本件考案に係る実用新案登録は進歩性を欠き，無効理由が存在することは明らかである。