エ　したがって，本件花崗岩についての被告の評価は，誤りである。(2)そして，固定資産評価基準の中に適切な評点数が存在しない場合には，他の類似の評点数を流用したり，新たな評点数を付設するなどして不動産の再建築費を評価すべきところ，中国産御影石の取引価格の実態が上記のとおりであることからすれば，本件花崗岩は，高くとも人造テラゾーブロックタイルの評点数（１万１６９０点／㎡）を超えるものではないといえるから，これにより本件建物の床仕上げの評点数を算出するのが相当である。
そうすると，本件建物の床仕上げの評点数は，以下の計算式のとおり，１万２５３４点／㎡となる。
（計算式）１万１６９０点／㎡×１２４２㎡（使用量）＋１２万２８８０点（床仕上げに係るその余の評点数。当事者間に争いがない。）＝１４６４万１８６０点（床仕上げの合計評点数）１４６４万１８６０点÷１１６８．１５㎡（本件建物の延べ床面積）＝１万２５３４点／㎡（小数点以下切捨て）(3)これを基に本件建物の不動産取得税の課税標準額及び税額を算出すると，以下の計算式のとおり，課税標準額が１億２４８７万円，税額が４９９万４８００円となる。
（計算式）１万２５３４点／㎡＋８万４６４４点／㎡（床仕上げ以外の本件建物の評点数。当事者間に争いがない。）
＝９万７１７８点／㎡（本件建物の評点数）
９万７１７８点／㎡×１１６８．１５㎡（本件建物の延べ床面積）×１．１円（評点１点当たりの価格）
＝１億２４８７万０３２８円（本件建物の評価額）
＝１億２４８７万円（ただし，法２０条の４の
２第１項の規定により１０００円未満の端数
を切り捨てた額）
１億２４８７万円×０．０４（税率）＝４９９万４８００円(4)よって，原告は，本件課税処分のうち，課税標準額１億２４８７万円，税額４９９万４８００円を超える部分の取消しを求める。
（被告の主張）
本件課税処分は，以下のとおり，法及び固定資産評価基準に基づいてされており，本件花崗岩の評点数の付設も適正であるから，適法である。
(1)本件課税処分の根拠について
被告は，本件建物が新築の鉄骨造の家屋であり，取得時において固定資産課税台帳に価格が登録されていないことから，法７３条の２１第２項及び固定資産評価基準により，本件建物を非木造家屋と評価し，前記前提となる事実のとおり，本件建物の評価額，不動産取得税の課税標準額，税額をそれぞれ決定し，これに基づき本件課税処分をした。固定資産評価基準は，再建築価格方式を採用し，評価対象家屋を部分別に区分して，各部分ごとに使用資材，施工態様等に基づいて評価するものであり，家屋の評価方法として，それ自体極めて合理的なものである。
(2)本件花崗岩の評点数の付設について
ア　本件花崗岩は，中国産のものであり輸入石であるから，本来であれば輸入石の標準評点数により評価されるところ，被告は，積算資料（工事費，労賃等が掲載された財団法人経済調査会発行の雑誌）において中国産の花崗岩（Ｇ３６１，３０６，６０３）が藤岡等の国産の花崗岩と並んで並級品に位置付けられていることを参酌し，国産石並級品に係る標準評点数を付設した。
このように，被告は，本件花崗岩の実態に即して評点数を付設しているのであって，これが適正な評価であることは明らかである。イ　原告は，他府県における原告店舗の評価を引合いにしながら，自社輸入により安価な経費で花崗岩を入手することができたなどとして，本件花崗岩の再建築費評点数を人造テラゾーブロックタイル相当として評価すべきであると主張するが，以下のとおり，同主張は理由がない。(ｱ)テラゾーブロックとは，人造石の一種で，白色セメントに大理石粒を混ぜてブロック状に形成した後，研出し仕上げをしたもので，自然石である花崗岩とは全く別の資材であり，固定資産評価基準においても，花崗岩と人造石ブロックとはそれぞれ別の単位当たりの標準評点数が定められている。したがって，本件花崗岩を人造テラゾーブロックタイル相当として評価すべき理由は全くない。
(ｲ)インターネット上の情報等には，激安商品として安価な中国産御影石が紹介されている事例も散見されるが，これらの商品は，ほとんどが規格材といわれるもので，あらかじめ一定の寸法に切断され，大量生産のため安価である反面，一般的に石厚が１０ｍｍないし１３ｍｍと薄く，重歩行には不向きで，定尺のため石の割付にも制限があるとされている。これに対し，本件花崗岩は，２０ｍｍ厚のオーダーメイドのもので，重厚感が違うから，規格材と比較して本件花崗岩の資材費が割高であるとするのは相当でない。
また，原告が一般的な花崗岩の単価を示す書証として提出する各種見積書は，そもそも見積価格は成約価格ではないこと，いかなる条件の下で作成されたものか不明であること，港から現場までの運送費が計上されていないこと，本件評価基準（平成１２基準年度，平成１０年１月調査）の時点よりも約５年後の価格であること，本件花崗岩と規格が違うこと等から，これらの見積書の価格をもって本件花崗岩の資材費が割高であるということはできない。
仮に，原告が独自の手段により通常よりも廉価で本件花崗岩を取得したとしても，前記のとおり，家屋の評価については，自社輸入のような個別的な事情による偏差は排除すべきものとされているから，その取得価格がそのまま評価の基礎となるものではない。(ｳ)他府県における原告店舗の評価や不動産鑑定士の評価書は，被告がした本件建物の評価に影響を及ぼすものではない。


(ｴ)原告は，本件建物の床仕上げの労務費について，石工のみの労務費を積算したものと考えられるが，実際に床工事を行うためには，このほかに人力による資材等の積込み，運搬，片づけ等の作業も必要となるのであって，原告の人工の積算には，普通作業員の作業に相当する部分が捨象されている。また，原告は，原告店舗の床仕上げの作業内容をビデオで撮影しているが，本件建物とは別個の店舗に係るものであり，このとおりに本件建物の床仕上げが施工されたとはいうことができない上，同撮影内容は，ごく一部の作業を撮影したものにすぎず，作業員の人数，作業内容，作業日数等の点において，果たして原告が主張するとおりの作業が現実に行われたかは疑問である。これらのことからすれば，原告が主張する石工事の労務費単価が，実際の作業量及び労務費を反映しているものであるということはできない。
第３　争点に対する判断
１　本件建物は，平成１４年６月２４日に新築された建物であり（前提となる事実），本件課税処分時（同年１１月６日）には，固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されていなかったところ，このような不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格については，法３８８条１項の固定資産評価基準によって決定されることとなる（法７３条の２１第２項）。ところで，法は，不動産取得税の課税標準となるべき不動産の価格とは，不動産を取得した時における適正な時価（法７３条５号，７３条の１３第１項）をいう旨規定し，固定資産税の課税標準である土地又は家屋の価格の意義について定める法３４１条５号，３４９条１項と同様の規定を置いている。そうすると，法７３条の２１第２項により決定されるべき上記の不動産の価格とは，固定資産税の課税標準である土地又は家屋の価格と同様に，正常な条件の下に成立する当該不動産の取得時におけるその取引価格，すなわち，客観的な交換価値をいうと解される。そして，法は，固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を総務大臣の告示である固定資産評価基準に委ね（法３８８条１項），市町村長は，同基準によって固定資産の価格を決定しなければならないと定めており（法４０３条１項），固定資産評価基準が適正な時価を算定するための１つの合理的方法であるとするものであるから，同基準に従って決定された不動産の価格が上記の客観的な交換価値を上回るものであれば，当該価格の決定は違法となると解される（最高裁判所平成１６年１０月２９日第２小法廷判決・裁判所時報１３７５号１頁，同平成１５年６月２６日第１小法廷判決・民集５７巻６号７２３頁）。２　前記前提となる事実のとおり，被告は，原告から提出された本件建物の不動産取得申告書により原告が本件建物を新築により取得したことを認識し，不動産取得税家屋評価のための調査を実施した。そして，被告は，別紙再建築費評点数一覧表記載のとおり，本件評価基準（乙２）に基づき本件建物の部分別評点数を付設し，再建築費評点数を決定した上で本件建物の評価額を算出し，これにより課税標準額及び税額を決定した。その際，被告は，本件花崗岩の標準評点数の付設について，積算資料（財団法人経済調査会発行の雑誌）を基に，中国産の花崗岩（Ｇ３６１，３０６，６０３）が国産の花崗岩の並級品と同等に位置付けられていること（乙１２）を参酌して，国産石並級品に係る標準評点数を適用した。
本件評価基準に基づく本件建物の評価の方法は，再建築価格方式によるものであるが，再建築価格は，家屋の価格の構成要素として基本的なものであり，個別的な事情による偏差が少なく，その評価の方式化も比較的容易であるから（乙５），同方式は，家屋の評価方法として合理的な方法であるということができる。そして，固定資産評価基準に示されている評点項目及び標準評点数は，建物の工事原価を構成する資材費及び労務費を基礎として積算されており，資材費については積算資料及び建設物価（財団法人建設物価調査会発行の雑誌）に掲載されている価格を，労務費については積算資料に掲載されている建設労働者職種別賃金を基に積算されているところ（乙１６，１７），積算資料及び建設物価は，全国の主要地区における各種資材価格及び建設工事費等の実態を定期的に調査研究し，取引の実例が最も多かった価格（最頻値）が掲載されたものであって（乙１９，２０），一応の信頼性を有する資料ということができる。
これらのことからすれば，被告が決定した本件建物の不動産取得税の課税標準となるべき価格は，一応の合理性を有する価格であるということができるから，固定資産評価基準によっては本件建物の再建築費を適切に算定することができないといった特別の事情がない限り，同価格は適正な時価を反映していると解される。
３　ところで，原告は，被告が本件花崗岩を評価するに当たり，国産花崗岩並級として評点数を付設したことは，適正な時価を上回る評価であって，違法であり，これについては，人造テラゾーブロックタイルの標準評点数を用いるべきと主張する。そこで，被告がした本件花崗岩の標準評点数の付設が固定資産評価基準の適用を誤ったもので，これによっては本件建物の再建築費を適切に算定することができないといった上記特別の事情があるか否かを以下検討する。
(1)後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。ア　本件花崗岩は，Ｇ６３５タイプの中国産御影石であり，その規格は６００ｍｍ角，２０ｍｍ厚である（甲３７）。
イ　原告は，全国に複数の店舗を有しているところ，これらは，種類，構造，床面積，資材，仕様等において本件建物と同様の規格であり，床仕上げにはＧ６３５の中国産御影石を使用している（甲８の１ないし３，甲９の１ないし３，甲１１の１ないし２０，乙３の１ないし４，乙１３の１ないし５，乙２２，３５の１及び２，乙３７）。
ウ　他府県における原告店舗の評価（平成１２年ないし平成１４年）をみると，床仕上げに使用する中国産御影石が人造テラゾーブロックタイル相当として評価されている例は，別紙評価例一覧表記載のとおり，１０数件存在する（甲１１の１ないし２０）。
また，中国産御影石について，国産の花崗岩よりもかなり低廉な価格で入手できるとする不動産鑑定士による不動産鑑定評価書も存在する（甲８の１ないし３，乙２２，３５の１及び２）。


エ　原告ほか複数の業者が，複数の取引先に対し，床仕上げに使用する中国産御影石（Ｇ６３５，６００ｍｍ角，２０ｍｍ厚）の見積もりを依頼したところ，各社の見積価格は，別紙見積価格一覧表記載のとおり，資材費が１９００円／㎡から４９５０円／㎡，労務費が１５００円／㎡から４５００円／㎡（なお，本件建物については２８００円／㎡。甲３７）の各範囲内の額であった（甲６の２ないし６，甲２２，２４，２６の２，甲３１の１ないし５，甲３３の１ないし９）。
オ　前記前提となる事実のとおり，本件評価基準は，平成１２基準年度のものであり，平成１０年１月実施の価額調査に基づいて作成された。床仕上げに使用する花崗岩国産並級の本件評価基準による標準評点数は，磨き仕上げが３万３０４０点／㎡（資材費２万２０００点／㎡，労務費１万０４２７点／㎡，下地その他６１６点／㎡），小叩仕上げが３万１９４０点／㎡（資材費２万０９００点／㎡，労務費１万０４２７点／㎡，下地６１６点／㎡）である。なお，上記資材費評点数の基礎となった平成１０年２月号の積算資料には，床仕上げに使用する花崗岩本磨２０ｍｍ厚並級品の東京における価格が２万３０００円／㎡と掲載されている（乙１２）。
また，床仕上げに使用する人造テラゾーブロックタイルの本件評価基準による標準評点数は，１万１６９０点／㎡（資材費４０５０点／㎡，労務費７１７９点／㎡，下地その他４６２点／㎡）である（乙２，６，１８）。
カ　平成１５年度固定資産評価基準（平成１３年１月調査）によると，床仕上げに使用する花崗岩の評点項目につき輸入石と国産石の区別がなくなり，花崗岩並級の標準評点数は，磨き仕上げが２万９３５０点／㎡（資材費１万９０００点／㎡，労務費９８４７点／㎡，下地その他５０６点／㎡），小叩仕上げが３万０２５０点／㎡（資材費１万９９００点／㎡，労務費９８４７点／㎡，下地その他５０６点／㎡）と記載されている（乙２８の１及び２）。なお，上記資材費評点数の基礎となった平成１３年２月号の積算資料には，床仕上げに使用する花崗岩本磨２０ｍｍ厚並級品の東京における価格が２万０４００円／㎡と掲載されている（乙４１）。
キ　平成１８年度固定資産評価基準（平成１６年１月調査）の資材費評点数の基礎となる平成１６年２月号の積算資料には，床仕上げに使用する花崗岩本磨２０ｍｍ厚並級品の東京における価格が１万１６００円／㎡と掲載されている（乙４２）。
(2)上記認定事実のとおり，本件花崗岩と同種，同規格である中国産御影石（Ｇ６３５，６００ｍｍ角，２０ｍｍ厚）を業者から取り寄せ，これを施工した場合の見積価格は，資材費が１９００円／㎡から４９５０円／㎡，労務費が１５００円／㎡から４５００円／㎡の各範囲内の額になるところ，これらの見積価格は，資材費については１７件，労務費については１２件の見積資料に基づいて算定された価格であり，また，見積依頼者の中には原告ほか複数の者が存在し，その依頼先の業者も区々である。このようなサンプル数の多さ，見積依頼者及び見積業者の多様性等からすれば，上記見積価格は，個別的な事情が捨象された取引一般に通用する価格であるとの推定を及ぼすことができる。
一方，原告が本件建物を取得した時期が平成１４年６月２４日であるのに対し，被告が本件花崗岩の標準評点数を付設するに際して適用した本件評価基準は平成１２基準年度のものである上，その調査はこれよりさらに前の平成１０年１月に実施されている。もとより，法が，固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されていない不動産については，法３８８条１項の固定資産評価基準によって当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとしている（法７３条の２１第２項）以上，不動産取得税の賦課期日よりも前の時点における価額調査に基づいて作成された固定資産評価基準が，不動産取得税の課税標準額を決定するに当たっての基準となることは避けられない。しかし，法は，同時に，不動産取得税の課税標準は不動産を取得した時における不動産の価格とする旨規定し（法７３条の１３第１項），取得時における不動産の適正な時価をもって課税標準額とすべきことを要求していることからすれば，過去の時点における価額調査に基づいて作成された固定資産評価基準によって決定された不動産取得税の課税標準額が，当該不動産の取得時における価格を上回ることまで許容するものではないと解される。
本件評価基準は，前記のとおり，原告が本件建物を取得した時点よりも４年以上前に調査された価格に基づいて作成されたものであり，そのこと自体，本件建物の取得時における価格を算定するための基準としての適合性に疑義を挟む余地のあるものである。
このような前提を踏まえ，床仕上げに使用する花崗岩国産並級の標準評点数についての固定資産評価基準における変遷をみると，本件評価基準である平成１２基準年度（平成１０年１月調査）では，標準評点数が約３万３０００点／㎡（うち資材費相当分が約２万２０００点／㎡）であったが，平成１５基準年度（平成１３年１月調査）になると，輸入石が国産石と同等に評価されるようになり，標準評点数も約３万点／㎡（うち資材費相当分が約１万９０００点／㎡）に下がった。また，同様に資材費評点数の基礎となる積算資料の掲載価格の変遷をみると，平成１０年２月号が２万３０００円／㎡，平成１３年２月号が２万０４００円／㎡，平成１６年２月号が１万１６００円／㎡と価格が下がってきている。このように，花崗岩国産並級の価格は，本件評価基準の価額調査の時点である平成１０年１月以降下落傾向にあり，特に，平成１３年から平成１６年にかけての下落は顕著であるから，その間の平成１４年６月２４日に取得された本件建物について，本件評価基準に基づいて本件花崗岩の評点数を付設したことは，取得時における価格を上回る評価であるとの推定が強く働くといわざるを得ない。


このほか，他府県の原告店舗の中には，床仕上げに使用する中国産御影石が人造テラゾーブロックタイル相当として評価されたものが１０数件存在し，また，中国産御影石について，国産の花崗岩に比してかなり低廉に評価する不動産鑑定士による不動産鑑定評価書も存在する。これらの事情は，本件建物とは別の原告店舗に係る事情であり，本件建物の評価に直接的に影響を及ぼすものではないが，少なくとも本件建物と同様の規格に基づき同時期に取得された他の原告店舗が上記のような評価を受けたことがあるという意味において，本件建物の評価をするに当たっての１つの参考事情になるということができる。
以上を総合的に考察すると，前記見積価格は，個別的な事情が捨象された一般的な取引価格であると推定される上，これに沿う内容の他府県における原告店舗の評価や不動産鑑定士による不動産鑑定評価書が存在するのに対し，本件評価基準による床仕上げに使用する花崗岩国産並級の標準評点数は，本件建物の取得時との時期的較差やその間の価格変動等から考えて，取得時における価格を上回る評価基準であるとの判断を免れない。そうすると，前記見積価格は，本件花崗岩と同種，同規格の中国産御影石の市場における取引価格を表しているということができ，本件花崗岩の客観的な交換価値に相当するというべきである。その反面，被告が本件評価基準に基づき付設した本件花崗岩の標準評点数は，前記見積価格と比較して，資材費（花崗岩国産並級相当として約２万２０００点／㎡）については４倍ないし１０倍，労務費（同相当として１万０４２７点／㎡）については２倍ないし７倍も高いのであって，本件花崗岩の客観的な交換価値と乖離しているといわざるを得ない。
そして，固定資産評価基準に評点項目が示されていない場合や特殊な施工がされる場合には，新たに評点項目を設けたり，類似の評点項目を転用，補正するなどして評点数を求めるものとされ，柔軟な運用がされていること（乙１７），本件評価基準による人造テラゾーブロックタイルの標準評点数１万１６９０点／㎡（資材費４０５０点／㎡，労務費７１７９点／㎡，下地その他４６２点／㎡）は，本件花崗岩の客観的な交換価値を反映した価格である前記見積価格に相応する評点数であること，他府県の原告店舗において，床仕上げに使用する中国産御影石が人造テラゾーブロックタイル相当として評価された例が１０数件あること等からすれば，本件花崗岩の評点数については，人造テラゾーブロックタイル相当として１万１６９０点／㎡を付設するのが相当である。
(3)被告は，原告が書証として提出する前記見積資料について，規格材の場合には見積価格が安価になる，見積価格は成約価格ではない，港から現場までの運送費が計上されていない，本件評価基準時よりも後の時点に見積もられた価格であるなどとして，その見積価格をもって本件花崗岩の適正な時価とすることはできないと主張する。
しかし，前記見積資料の中には，いわゆる規格材（Ｇ６３５，４００ｍｍ角，１２ｍｍ厚）の価格が２１００円／㎡であるのに対し，本件花崗岩と同一の資材（Ｇ６３５，６００ｍｍ角，２０ｍｍ厚）の価格が２２００円／㎡と見積もられているものもあり（甲２４），規格材と注文材との間に明らかな価格の格差は認められない。また，見積価格は，通常，契約締結の前提として提示される価格であるから，成約価格もこれに近い額になるというべきである。運送費の点については，別紙見積価格一覧表記載のとおり，１平方メートル当たりの運送費は１００円から５００円程度の額であるから（なお，同記載中番号１１の運送費をみると，他の見積資料に比して著しく高額であるが，６００ｍｍ角，２０ｍｍ厚の中国産御影石１４００㎡を運送するのに２０トントレーラーを２１台要するとしている点において，車両台数を誤記したものと思われる。），これによる価格の増減は，前記見積価格の大勢には影響がないというべきである。見積時期の点については，確かに原告が提出する見積資料の中には，本件建物の取得時後に作成されたものも散見されるが，その一方で，これより前に作成された見積資料も存在し（甲３１の３ないし５），これらのすべてが取得時後に作成されたわけではない上，本件においては，取得時後に物価が急落し，これに伴い工事費が格安になったとの事実は認められないから，取得時後の見積価格が取得時の価格から著しくかけ離れているとまでいうことはできない。
また，被告は，原告が主張する石工事の労務費単価は，必要な作業が欠落している，ビデオに撮影されていない作業があるなどとして，これが実際の作業量及び労務費単価を反映しているものではないと主張する。なるほど，原告が原告店舗の床仕上げの作業内容を撮影したとするビデオ映像（甲３６の１ないし７）やその報告書（甲３０）は，本件建物の施工に係るものではない上，その内容をみても，作業の現場や工程の一部分を映したものにすぎず，作業員の人数，作業量，作業日数，作業時間等を余すところなく捉えたたものとは認め難いから，これに基づく原告の労務費単価の試算を全面的に容れることはできない。しかし，そうであるとしても，前記見積資料による労務費単価（１５００円／㎡ないし４５００円／㎡）が市場価格を反映した価格であることは，前記認定のとおりであって，いずれにせよ，これを上回る被告の評価が適正な時価と乖離していることは免れない。
したがって，被告の上記主張は，いずれも採用することができない。(4)以上より，被告がした本件花崗岩の標準評点数の付設は，固定資産評価基準の適用を誤ったもので，これによっては本件建物の再建築費を適切に算定することができない特別の事情が存在するというべきである。４　以上を前提に，本件建物の床仕上げの再建築費評点数を算出すると，前記第２の２（原告の主張）(2)記載のとおり，１万２５３４点／㎡となる。そして，これに基づき本件建物の不動産取得税の課税標準額及び税額を算出すると，同(3)記載のとおり，課税標準額が１億２４８７万円，税額が４９９万４８００円となる。
そうすると，本件課税処分のうち，同額を超える部分は違法であって，取消しを免れない。
５　以上によれば，原告の請求は理由があるからこれを認容することとし，訴訟費用の負担について行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条を適用して，主文のとおり判決する。
札幌地方裁判所民事第５部
裁判長裁判官　　　　笠　　　　井　　　　勝　　　　彦
裁判官　　　　馬　　　　場　　　　純　　　　夫


平成１３年（行ケ）第１３３号　審決取消請求事件
口頭弁論終結日　平成１６年３月１１日
判　　　　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　　サン・アンド・シイ・コンサルタント株式会社
訴訟代理人弁理士　　　　弓田昌弘
同　　　　　　　　　　　前原清美
被　　　　　　告　　　　特許庁長官　今井康夫
指定代理人　　　　　　　伊波　猛
同　　　　　　　　　　　山口由木
同　　　　　　　　　　　田中弘満
同　　　　　　　　　　　高木　進
同　　　　　　　　　　　涌井幸一
主　　　　　　　　　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
(1)特許庁が平成１０年審判第１９６１８号事件について平成１３年２月７日にした審決を取り消す。
(2)訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実等
１　特許庁における手続の経緯
原告は，平成７年８月４日，名称を「単一工法による地盤改良法であると共に地震時の砂質地盤の液状化を防止する工法」とする発明につき，特許出願（平成７年特許願第２２９５５９号。以下「本件出願」という。同出願に係る願書に添付された明細書を以下「本願明細書」という。甲第４号証の１は，補正後の明細書が添付された，平成１０年４月８日付け手続補正書である。）をし，平成１０年１１月４日付けで拒絶査定を受け，同年１２月１４日，これに対する不服の審判を請求した。
特許庁は，これを，平成１０年審判第１９６１８号事件として審理し，その結果，平成１３年２月７日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同年３月２日，その謄本を原告に送達した。
２　特許請求の範囲（請求項１）
「支持力の弱い粘性土層と支持力の強い砂質土層の互層，或いは双方の土層が混在する地盤を改良するために，ドレーン工法と振動式締固め工法を生かして，それらの両工法の機能を同時に施工可能な工法にした単一工法により，支持力の弱い粘性土層と支持力の強い砂質土層の互層，或いは双方の土層が混在する地盤であっても，二以上の工法を併用させることなく，施工可能なることを特徴とする地盤改良法であると共に地震時の砂質地盤の液状化を防止する工法。」（以下「本願発明」という。）
３　審決の理由
別紙審決書写し記載のとおりである。要するに，本願発明は，「基礎工」（１９９１年　Vol.19.No.6　総合土木研究所発行）（甲第５号証。以下，審決と同様，「引用刊行物」という。）記載の発明（以下「引用発明」という。）と周知技術とから，当業者が容易に発明できたものであるから，特許法２９条２項に該当する，というものである。
４　審決が認定した，引用発明の内容，本願発明と引用発明との一致点・相違点
(1)引用発明の内容
「軟弱地盤を改良するために，支持力の弱い粘性土層に対してはその排水機能に基づく圧密機能を有するドレーン工法と支持力の強い砂質土層に対してはバイブロハンマーの起振力による締め固め機能を有する振動式締固め工法の両工法の機能を同時に施工可能な工法にした単一工法により，二つ以上の工法を併用させることなく，施工可能なる地盤改良法。」（２頁２７行目～３１行目）
(2)本願発明と引用発明との一致点
「軟弱地盤を改良するために，ドレーン工法と振動式締固め工法の両工法の機能を同時に施工可能な工法にした単一工法により，軟弱地盤であっても，二つ以上の工法を併用させることなく，施工可能なる地盤改良法。」（２頁３５行目～３８行目）である点。
(3)本願発明と引用発明との相違点
「(1)本願の請求項１に係る発明は，支持力の弱い粘性土層と支持力の強い砂質土層の互層，或いは双方の土層が混在する地盤を改良するために，ドレーン工法と振動式締固め工法を生かして施工するのに対し，引用刊行物記載の発明は，特に，そのような軟弱地盤に生かして施工するものであることの記載がない点，及び(2)ドレーン工法と振動式締固め工法の両工法の機能を同時に施工可能な工法にした単一工法による地盤改良法を，本願の請求項１に係る発明は，地震時の砂質地盤の液状化を防止する工法であるとしているのに対し，引用刊行物の発明は，特に，そのような工法であるとの記載のない点。」（審決書３頁１行目～９行目）
（以下，それぞれ「相違点(1)」，「相違点(2)」という。）
第３　原告の主張の要点
審決は，引用発明の認定を誤り，その結果，本願発明と引用発明との一致点・相違点の認定を誤って，相違点を看過した。審決は，自らが認定した相違点についての判断においても誤りを犯した。審決は，新たな引用例の適用に際して，原告に意見を述べる機会を与えず，手続違背も犯している。これらの誤りがそれぞれ結論に影響することは明らかである。
したがって，審決は，取り消されるべきである。
１　引用発明の認定の誤り及び一致点認定の誤り
(1)引用発明のパックドレーン工法は，振動締固め工法を備えるものでない。ア　ドレーン工法は，粘性土地盤を対象とする地盤改良工法であって，砂質土地盤を対象とする工法ではない。


ドレーン工法とは，通常，粘性土層の中に複数本の縦方向の砂の柱（ドレーン）を形成し，載荷荷重による圧力を加えてこの圧密作用により粘性土層の中に生じる間隙水圧を，この砂の柱を通じて粘性土層から絞り出して排出する工法のことであって，一種の縦方向の暗渠を造成するものということができる。そして，造成後もドレーン効果が維持される。
砂を使用してドレーン道を造成したドレーンを，サンド系ドレーンといい，それを形成する工法をサンドドレーン工法という。サンドドレーン工法の改良型に，引用発明のパックドレーン工法がある。
イ　土質工学上，粘性土地盤は，振動や撹乱を与えると強度が低下することが知られているため，なるべく振動を与えない方法でドレーンを施工することが常識とされている。そのため，米国，欧州では，アースオーガー，ジェットウォーターを使用した排土方式（粘性土を排出してドレーンを形成する方式）を採用している。日本のみ，排出した粘性土の処理に莫大な費用を要するため，やむを得ず，振動が生じるという欠点はあるものの，バイブロハンマーを使用してケーシングを打ち込む非排土方式を採用している。
粘性土地盤に適用されるパックドレーン工法を含むサンドドレーン工法において，バイブロハンマーを用いるのは，ケーシングの打ち込み及びホッパー内の砂をケーシング内に落とし込むためであり，これにより粘性土地盤の圧密時間を短縮することができる。しかし，このバイブロハンマーは，地盤の振動締固めをするものではない。
ウ　砂質土地盤に対しドレーン工法で地盤改良をすることは，通常行われていない。仮に砂質土地盤にドレーン工法を施工したとしても，支持力の増加は期待できない。要するに，引用発明では，砂質土地盤に対する地盤改良は全く考慮されていないのである。
以上のとおり，引用発明が，バイブロハンマーの起振力を利用して砂質土層の締め固めをする機能を有しているとした審決の認定は，明らかに誤っている。
エ　粘性土と砂質土とが混在する地盤の支持力は，通常時（地震時以外）においては粘性土地盤に左右されることが多く，砂質土地盤によるところは少ない。砂質土地盤は，通常時（地震時以外）には十分な支持力を有しているとしても，地震時には，液状化により支持力が極度に低下する。
そこで，本願発明では，引用発明におけるのと異なり，砂質土地盤に対し，地震時における支持力の低下を抑制する手段も採られている。これは，ドレーン効果に基づくものである。
本件出願以前には，粘性土層，砂質土層の混在する地盤に適用できるドレーン工法は存在しなかった。
(2)引用発明のパックドレーン工法は，本願発明でいう「単一工法」でも，「二つ以上の工法を併用させることなく施工可能なる地盤改良法」でもない。ア　上記のとおり，引用発明のパックドレーン工法は，粘性土地盤に適用されるものである。バイブロハンマーのような振動装置を備えているとしても，これは，粘性土地盤の改良の施工中，せいぜい，ケーシングの打設及びケーシング内への砂の落とし込みの目的で使用されるものであり，それに足りる程度の起振力しか持たない。むしろ，粘性土層への振動は，その地盤強度を落とすことになるので，なるべく与えないように配慮して使用される。
パックドレーン工法自体，本来，砂質土層の地盤に適用されるものでなく，砂の締め固めの必要のない地盤への適用工法であることを考慮すれば，このバイブロハンマーの振動が，砂の締め固めをするに必要とされるほどの強力で大きな振動ではないことは，明白である。
イ　このように，引用発明のパックドレーン工法は，振動式締固め工法としての振動締固め機能を有しない工法であるから，これを，パックドレーン工法と振動締固め工法との双方の特色を生かして，それらの両工法の機能を同時に発揮することが可能な工法であるとすることはできない。上記パックドレーン工法は，本願発明のように，「ドレーン工法と振動式締固め工法の両工法の機能を同時に施工可能な」，「単一工法」とはなり得ない（単一である，とわざわざいっている以上，複数の機能を有する一つの工法を意味することは明らかである。）。審決の上記認定は誤っている。
２　一致点の認定の誤り
(1)前記のとおり，引用発明は，「単一工法」でも，「二つ以上の工法を併用させることなく，施工可能なる地盤改良法を採り得る工法」でもない。したがって，審決が，本願発明と引用発明とを，「両者は，「軟弱地盤を改良するために，ドレーン工法と，振動式締固め工法の両工法の機能を同時に施工可能な工法にした単一工法により，軟弱地盤であっても，二つ以上の工法を併用させることなく，施工可能なる地盤改良法。」である点で一致」している，とした認定は誤りである。
(2)審決は，相違点(1)で挙げた事項を，一致点であるともしており，矛盾している。
審決が一致点として挙げている「軟弱地盤を改良するために，ドレーン工法と，振動式締固め工法の両工法の機能を同時に施工可能な工法にした単一工法により，軟弱地盤であっても，二つ以上の工法を併用させることなく，施工可能なる地盤改良法」との点と，相違点(1)で，本願発明にあるものとして挙げている「支持力の弱い粘性土層と支持力の強い砂質土層の互層，或いは双方の土層が混在する地盤を改良するために，ドレーン工法と振動式締固め工法を生かして施工する」との点，引用発明にないものとして挙げている「特に，そのような軟弱地盤に生かして施工するものである」との点とは，表現において異なるものの，同じことを意味している。
すなわち，前者は，両工法をどう組み合わせて（単複）施工するかという，組合せ形態の観点において，本願発明が，ドレーン工法と振動式締固め工法との両工法を併用することなく，単一工法として施工することが可能な工法であることをとらえて表現したものであり，後者は，施工の対象となる複数の土壌の性質に着目し，いずれの地盤改良にも有効なように両工法の特徴を生かして施工する，ということを表現したものである。いずれも，本願発明の単一工法が，ドレーン工法と振動式締固め工法との両工法の性質・特徴を備えていて，両工法から，施工する地盤の異なる土層にふさわしい工法の一つを選択し，施工する土壌改良工法であることを，意味しているものである。
すなわち，審決は，相違点として挙げている点を，同時に一致点として認定しており，この点で矛盾している。
３　相違点の看過について


(1)本願発明は，要約していえば，ドレーン工法と振動式締固め工法との両工法の機能を備え，両工法を併用することなく，両工法を生かして施工し得る単一工法による軟弱地盤改良のための工法であるのに対して，引用発明のパックドレーン工法は，ドレーン工法と振動式締固め工法との両工法の機能を同時に発揮させることが可能な工法ではなく，また，両工法の機能を同時に発揮することを可能にした単一工法ではなく，さらに，二つ以上の工法を併用することなく施工することが可能な地盤改良法を採り得る工法でもない。
(2)したがって，本願発明と引用発明とは，前者が単一工法であり，かつ単一工法による施工形態をとる点で相違している。審決は，本願発明が，「軟弱地盤を改良するために，ドレーン工法と，振動式締固め工法の両工法の機能を同時に発揮させることが可能な工法にした単一工法により，軟弱地盤であっても，二つ以上の工法を併用させることなく，施工可能なる地盤改良法」であるのに対し，後者がそうでない点も，相違点として挙げるべきであった。
(3)本願発明は，砂質土層と粘性土層とを区別し，砂質土層に対してはより強い振動を加えて積極的に締め固めるものであって，引用発明とは，この点でも相違する。
(4)本願発明のドレーンは，施工後もドレーン効果を維持し，地震時の砂質地盤の液状化を防止する機能を有している。これに対し，引用発明のサンドドレーンにおいては，施工後のドレーン効果の喪失は，問題とされていない。(5)審決は，これらの点につき相違点を看過している。
４　相違点についての判断の誤りについて
(1)審決は，相違点(1)について，
「本願の出願前，ドレーン工法と振動式締固め工法の両工法の機能を同時に施工可能な工法にした単一工法による地盤改良法を，支持力の弱い粘性土層と支持力の強い砂質土層の互層，或いは，双方の土層が混在する地盤に適用することは，周知である（必要なら，「改訂現場技術者のための基礎工法」改訂１版（判決注・本訴甲第６号証，以下「甲６文献」という。），理工図書株式会社，１９９３年１２月１０日，ｐ．２５６の図６・１１及びｐ．２６９－２７１のサンドコンパクションパイル工法の項，特開平２－２９６９２４号公報（判決注・本訴甲第７号証，以下「甲７公報」という。），特開平４－７３３１１号公報（判決注・本訴甲第８号証，以下「甲８公報」という。），特開平７－２６５４６号公報（判決注・本訴甲第９号証，以下「甲９公報」という。）を参照されたい）と認める。そうしてみると，本願の請求項１に係る発明の相違点(1)の構成は，支持力の弱い粘性土層と支持力の強い砂質土層の互層，或いは双方の土層が混在する地盤を改良するために，地盤改良法のドレーン工法と振動式締固め工法の両工法の機能を有する引用刊行物記載の発明を適用することにより，当業者が容易に想到できた程度のものと認める。」（審決書３頁１３行目～２５行目），としている。
この判断は，引用発明が，上記「支持力の弱い粘性土層と支持力の強い砂質土層の互層，或いは双方の土層が混在する地盤を改良するために，地盤改良法のドレーン工法と振動式締固め工法の両工法の機能を有する」工法である，との誤った認定を前提として，本願発明と引用発明との相違点を看過したままでなされた，誤ったものである。
(2)審決は，相違点(2)について，
「地震の際砂質土層の間隙水圧が上昇したときこの砂質土層中の水分はサンドドレーンを通じて地上へ排水されることによって，砂質土層の液状化が防止されることは，本願の出願前，特開平１－２５０５１４号公報（判決注・本訴甲第１０号証，以下「甲１０公報」という。），特開平２－２２５７１１号公報（判決注・本訴甲第１１号証，以下「甲１１公報」という。）等に示すように周知技術にすぎないから，引用刊行物記載の発明の地盤改良法が適用された砂質土層中のサンドドレーンが，上記地震の際の液状化防止機能を有することは当業者において明らかである。
そうしてみると，本願の請求項１に係る発明の相違点(2)の構成は，引用刊行物記載の発明が有する周知の機能を発明の構成とすることで当業者が容易に想到できた程度のものと認める。
そして，本願の請求項１に係る発明の効果も，引用刊行物記載の発明及び上記周知技術の機能に基づき当業者が普通に予測できる程度のものであって，格別なものがあるとは認められない。」（審決書３頁２７行目～３８行目），としている。
引用発明のパックドレーン工法は，ドレーン工法によるドレーン機能と振動締固め工法による砂質土層締固め効果の両機能を，それぞれの工法を併用することなく，発揮することができる，というものではない。これに対して，本願発明は，ドレーン機能及び砂質土層締固め効果の両機能を，それぞれの工法を併用することなく，粘性土層と砂質土層の互層或いは混在する地盤に対しても発揮することのできる有効な工法であり，地震時の砂質地盤の液状化を防止することもできるという格別の効果を有するものである。審決は，本願発明の効果を看過し，その結果，進歩性の判断を誤っている。
(3)審決は，周知技術を示すものとして，甲６文献，甲７公報，甲８公報，甲９公報，甲１０公報，甲１１公報，「新しい軟弱地盤処理工法」（近代図書株式会社・乙第１号証。以下，「乙１文献」という。）を挙げている。原告は，後記「５　手続違背について」のとおり，そもそもこれらに基づき周知技術を認定することは，新たな拒絶理由の追加に当たり，手続上許されないと主張するものである。そして，仮にこれが許されるとしても，以下のとおり，上記各証拠には，審決が認定するような周知技術は開示も示唆もされていないのである。
ア　前記のとおり，審決は，「本願の出願前，ドレーン工法と振動式締固め工法の両工法の機能を同時に施工可能にした単一工法による地盤改良法を，支持力の弱い粘性土層と支持力の強い砂質土層の互層，或いは，双方の土層が混在する地盤に適用することは，周知である」ことの根拠として，甲６文献及び甲７公報ないし甲９公報を挙げる。


イ(ｱ)甲６文献記載のサンドコンパクションパイル工法は，ドレーン効果を有しない。このことは，サンドコンパクションパイル工法が，残留沈下量を小さく抑えるとしていること，形成するものが締め固められた砂杭（サンドコンパクションパイル）であることから，明らかである。もっとも，載荷重工法を併用すれば，この工法もドレーン効果を生じる。しかし，それでは，本願発明の「単一工法」，「二以上の工法を併用させることなく」の要件を満たさない。(ｲ)被告は，サンドコンパクションパイル工法の一種であるバイブロコンポーザー工法は，種々の地盤に対して同一の機械をもって施工でき，粘性土地盤に適用した場合には，せん断抵抗の大きい砂杭と粘性土からなる複合地盤が形成されて地盤全体の安定度を高くするとともにドレーン効果を有し，粘性土地盤に適用した場合には，砂質土層の締固め効果を奏する，と主張している。バイブロコンポーザー工法は，サンドコンパクションパイル工法の一種であり，砂杭を形成する工法の一種であって，粘土層に乱れを与えるという欠点を有している。しかも，本願発明のようなドレーン効果を有しない。バイブロコンポーザー工法が，種々の地盤に対して同一の機械で施工できるものであるとしても，甲６文献には，粘性土層と砂質土層の両者の互層又はこれらが混在する地盤についても適用できることまでは，開示されていない。この点で，本願発明と，サンドコンパクションパイル工法とは，対象となる地盤も，工法の適用形態も異なる（本願発明は，両土層が混在等する地盤であっても，複数の工法を併用することなく施工できる，というものである。）。ウ　被告は，甲７公報の地盤の締固め工法は，ドレーン柱の形成，砂地盤の液状化防止という，本願発明の機能を有していると主張する。甲７公報には，「粘土質またはシルト質の地盤に形成したドレーン柱に対し締め固め用パイルを介して打撃装置により圧縮衝撃を繰り返し加えると，前記締め固め用パイルは前記ドレーン柱に入っていく。すると，この締め固め用パイルの進入に伴い，前記ドレーン柱を構成するドレーン材が圧縮衝撃による圧密作用を受け，さらには前記ドレーン柱内に進入した前記締め固め用パイル自体が有する体積による影響等を受けて，前記ドレーン柱自体に変形や膨出等の現象が圧縮衝撃ごとに発生し，その結果，前記ドレーン柱の周囲に存在する地盤が圧密を起こし締め固まる。また，同様に，砂質の地盤に形成したドレーン柱に対し前記締め固め用パイルを介して圧縮衝撃を加えると，前記圧縮衝撃と，当該圧縮衝撃を加える際に生じる振動と，さらには，ドレーン材の受ける圧密作用や締め固め用パイル自体の有する体積による影響を受けて変形，膨出等を起こして発生する圧力等によって間隙水の圧力が急激に上昇し，液状化が発生する。その結果，前記ドレーン柱に隣接する当該他のドレーン柱は，前記砂質の地盤の間隙水を排出し，前記砂質の地盤は締め固まる。」（２頁右上欄８行目～左下欄９行目），と記載されている。これは，パイルによる締め固め施工に際しての事前処置及び締固め施工中の現象の解決に関する記載である。本願発明は，パイル介在の衝撃を与えずに，ドレーン工法を行うものであるから，甲７公報の施工方法とは，施工の態様が異なる。
甲７公報の工法は，複合地盤を対象してはいるものの，締固めのみのものである。本願発明のように，単一工法にして複数の機能を有しているものではない。
エ　被告は，甲８公報に，良質層や地盤支持力を増大したい土層や沈下対策を必要とする土層などの種々の土層を有する地盤対策に，一度の施工によりドレーンパイルを形成することが示されている，とする。
しかし，甲８公報の地盤改良工法により施工されるのは，ドレーンパイルと固化パイルであり，支持力を増強する杭である。本願発明の，施工後のドレーン効果をも考慮し，地震時の砂質地盤の液状化を防止する工法とは異なる。甲８公報のドレーンパイルには，施工後においても，地震時に砂質地盤の液状化を防止するドレーン効果はない。
オ　被告は，甲９公報には，粘土質土砂層及び硬質土砂層を有する地盤に，ケーシングパイプ及び加圧貫入装置を用い，一連の施工によって砂杭を形成することが開示されている，とする。
しかし，甲９公報の工法は，「【０００３】ケーシングパイプの下端部には，通常，ケーシングパイプを軟弱地盤内に打ち込む際に，そのケーシングパイプ内に粘土質土砂が進入しないように，先端蓋が取り付けられている。」（２頁１欄２３行目～２６行目）と記載されていることから分かるとおり，砂杭を打ち込む作業が存在するものである。これは，締め固められた砂杭であって，本願発明のドレーンとは明らかに異なる。
甲９公報の工法の施工対象は，粘土質土砂層及び硬質土砂層である。本願発明の対象となる，「支持力の弱い粘性土層と支持力の強い砂質土層の互層，或いは双方の土層が混在する地盤」とは異なる。
カ　被告は，引用発明は砂質土層の振動締固めの機能を有する，と考えるべき根拠として，乙１文献には，ジェット式サンドドレーン工法を砂地盤に適用した場合，打ち込まれた鋼管の体積分の粒子が周囲の土の間隙内に強制的に貫入させられ，締められることが開示されていること，を挙げる。(ｱ)しかし，そのような変化は，局所的なものにすぎず，地盤全体の改良をもたらすものではない。本願発明の意図する，砂質土層の締固め工法の機能を奏するものではない。
(ｲ)引用発明は，サンドドレーン工法ではなく，サンドコンパクションパイル工法である。サンドドレーン工法に関する記載を援用して，引用発明を理解することはできない。
(ｳ)乙１文献には，サンドコンパクションパイル工法も開示されている。しかし，これは，前述のとおり締め固められた砂杭であって，ドレーン効果も，地震時の液状化を防止する効果も有しない。また，乙１文献のサンドコンパクションパイル工法を，「支持力の弱い粘性土層と支持力の強い砂質土層の互層，或いは双方の土層が混在する地盤」に適用することができるとしても，同一の機械を使用する以上，粘性土に対してドレーン効果を発揮することができるような，形の大きい砂杭を設けることはできない。乙１文献のサンドコンパクションパイルも，単一の砂質土地盤ないし単一の粘性土地盤のそれぞれに，個別に適用されるものとしか理解できない。
キ　結局，審決が周知技術として挙げる甲６文献及び甲７公報ないし甲９公報並びに被告が提出した乙１文献は，いずれも砂質土地盤改良のための締固め工法に係る技術を示すものであり，引用発明とは，地盤改良工法という次元では同じであっても，具体的な技術としては異なる。


すなわち，甲６文献及び甲７公報ないし甲９公報，乙１文献において開示されているのは，サンドコンパクションパイル工法等の砂質土地盤改良用締固め工法であり，これらは，引用発明のサンドドレーン工法等の粘性土地盤改良用ドレーン工法とは異なる。のみならず，砂質土地盤の振動締固め工法と，振動を嫌う粘性土地盤のドレーン工法とは，相反する技術であり，一方を他方に適用することに困難を伴う関係にある。
このように，審決ないし被告が周知技術として挙げるものは，拒絶理由の基礎となる引用発明の機能を補完する技術であるどころか，技術的に相反する工法なのである。
「単一」とされる工法の構成，適用の対象となる地盤，工法の適用の形態，ドレーン機能の作用のいずれの点においても，引用発明の技術的内容を補完することのできない甲６文献，甲７公報ないし甲９公報，乙１文献記載の技術をもって，本願発明と同様の構造，機能を有すると主張すること自体，誤っている。ク　被告は，甲１０公報，甲１１公報を提出し，砂層土層中のドレーンが，地震時の液状化を防止する機能を有することは周知であった，と主張する。甲１０公報及び甲１１公報記載のドレーンは，砂質地盤の液状化を防止するためのものであって，引用発明の，粘性土地盤の圧密を促進させるためのドレーンと，適用対象の地盤が異なることが明らかである。ところが，前者における周知技術が後者にも当てはまることを根拠付けるものは，上記各公報のいずれにも，開示されていない。
引用発明のドレーンが地震時の液状化を防止する機能を有しているとしても，それと，本願発明のドレーンとが，同じ構成・機能である，と考えるための根拠となるものは，どこにも見いだすことができない。ケ　原告は，粘性土層及び砂質土層の両層が混在する地盤が周知であったことを否定するものではない。しかし，従来，サンドドレーン工法又は振動式締固め（サンドコンパクションパイル工法等）のうち，どちらか一つのみを採用して（すなわち併用せず），両方の土層を有する地盤を施工する場合，優勢な土層に適する工法を採用し，他方の土層の地盤改良は犠牲にしてきた。本願発明は，単一の工法で，両方の土層の地盤改良をするものである。このようなことは，被告が挙げる証拠のどれにも開示されていない。
５　手続違背について
(1)仮に，甲６文献，甲７公報ないし甲９公報，乙１文献記載の技術が，周知例として適切なものであるとしても，審判が継続している間に，審決が採用すべき新たな周知例に対して何ら意見を述べる機会を与えず，まして補正の機会を奪うような審理の在り方は，特許法の精神に反するものである。被告は，甲６文献，甲７公報ないし甲９公報，乙１文献を全体として勘案すると，その主張に係るような技術の存在を認定することができる，としている。これは，審判において審理判断された拒絶理由ではない。この点でも，被告の主張は，新たな拒絶理由を発するに等しい。
(2)審決は，甲１０公報及び甲１１公報に基づき，地震時の液状化防止技術は容易に推考できたものである，とする。しかし，最終拒絶理由には，そのような拒絶理由は付されていない。すなわち，これは，審決において初めて通知された，新たな拒絶理由というべきである。ところが，原告は，これに対して意見を述べる機会を与えられていない。
拒絶理由通知で引用されたことのある文献（甲１０公報が，初回の拒絶理由通知で引用されていることは事実である。もっとも，最終の拒絶理由通知では挙げられていない。甲１１公報に至っては，審決において初めて示されたものである。）であっても，これに基づき，審判において新たな拒絶理由を追加することは，特許法１５９条２項，５０条の規定に反し許されない，と解すべきである。もし，このような手続による処理が許容されるならば，極端な例として，ある文献が拒絶理由通知において引用されていれば，当初の拒絶理由とは全く異なる理由であっても，当該文献により裏付けることができる以上，その理由により自由に後付けで拒絶査定ができることになる。このような，拡大解釈といえる処理は法の意図するところではないはずである（特許法５０条１項，１５９条２項）。(3)審決には，以上のとおり，特許法１５９条２項，同法１７条の２等の手続違背があるから，取り消されるべきである。
第４　被告の反論の要点
１　原告の主張１（引用発明の認定の誤り）に対して
(1)ドレーン工法は，地盤の振動締固め機能を有する。ア　ドレーン工法が，一般に，粘性土地盤を対象とする地盤改良工法であるとしても，通常の軟弱地盤が単一の土層のみからなることはまれで，「支持力の弱い粘性土層と支持力の強い砂質土層の互層，或いは双方の土層が混在する地盤」が遍在することは，常識である。そうすると，ドレーン工法が粘性土層，砂質土層の混在する地盤にも施工されることも，よくあることである。このことは，本願発明もそのような地盤の一般的な事情を前提として発明されたものであること，甲６文献においても，図６・１１に砂質土層と粘性土層とが混在する地盤にドレーンを形成することが記載されていること，甲７公報に，砂質のみならず粘性質の地盤又はそれらの複合地盤にドレーン柱を形成することが記載されていること，乙１文献の「第３章　軟弱地盤処理工法」，「第３節　振動等を利用した締め固め圧入工法」，「３．３．２　サンドコンパクションパイル工法（振動式）」に，「わが国の複雑な土質構成に対応して，砂質土にも粘性土にも適用できるよう開発されたものである。すなわち，砂質土に対しては砂の振動により地盤を締め固め，粘性土に対しては径の大きい砂クイと一体になった複合地盤を造成して，地盤全体の安定性を高めることを主な目的とするもので，両者に対し同一の機械・方法で適用される。」（１４０頁本文４行目～７行目），と記載されていることからも，明らかである。
イ　軟弱粘土地盤に用いられる鋼管打込式のサンドドレーン工法が，砂質土地盤に適用される場合には，打ち込まれた鋼管の体積分だけ土が側方に移動し圧密されることで，砂質土地盤を締め固める機能がある。例えば，乙１文献には，その「第３章　軟弱地盤処理工法」，「第２節　脱水工法」，「３．２．１　サンドドレーン」，「（３）ジェット式サンドドレーン」の項に，「鋼管打込式でサンドドレーンを設置する場合の，地盤に与える影響を考えてみるとつぎの通りである。地盤に管が打込まれると，その管の体積分だけの土は側方に移動しなければならないが，もし砂地盤であったとすると，その周囲の砂の粒子と粒子との間にあった水は逃水し，そのかわり管の体積分の粒子が周囲土の間ゲキ内に強制的に貫入させられて間ゲキ比が減少し締まった状態になるのである。」（１０３頁７行目～１１行目）と記載されている。


ウ　引用刊行物には，サンドドレーン工法（パックドレーン工法）に関し，「１．ケーシング打込み－機械を所定の位置に固定し，ケーシングの底蓋を閉じ垂直を保ったままの状態で，バイブロハンマーの起振力によりケーシングの打込みを開始する。・・・３．砂の充填－網袋の挿入が終わるとただちに砂投入口のシャッターを開き，・・・砂をバイブロハンマーの振動により，４本同時に砂を充填する。４．ケーシング引抜き－砂が網袋の上端まで充填されたらケーシングの上蓋を閉じ，コンプレッサーから送られるエアーでケーシング内のパックドレーンを押さえながら，再び振動を加えケーシングを引抜く。・・・」の工程が，図面とともに記載されている。
エ　これによれば，引用発明のパックドレーン工法におけるバイブロハンマーの起振力の利用形態が，ケーシング打ち込みのためであり，また，ケーシング内へ砂を落とし込むためのものにすぎないとしても，ケーシング周囲の土が砂質土であれば，底蓋を閉じたケーシング打ち込みの際，その打ち込まれたケーシングの体積分だけ砂質土が側方に移動するとともにバイブロハンマーによる振動により締め固められ，また，ケーシング内へ砂を落とし込む際のバイブロハンマーによる振動によっても締め固められる，ということができる。
オ　以上のとおりであるから，一般に軟弱粘土地盤に用いられるものと考えられている引用発明のパックドレーン工法が，砂質土層を一部に有する地盤にも適用されることも当然あり得ること，その場合，引用発明のパックドレーン工法に，砂質土地盤を締め固める機能があることは，明らかである。(2)引用発明は，「単一工法」であり，「二つ以上の工法を併用させることなく，施工可能なる」地盤改良法である。
ア　本願発明の「支持力の弱い粘性土層と支持力の強い砂質土層の互層，或いは双方の土層が混在する地盤を改良するために」，「支持力の弱い粘性土層と支持力の強い砂質土層の互層，或いは，双方の土層が混在する地盤であっても，二つ以上の工法を併用させることなく，施工可能なることを特徴とする地盤改良法」を施工するための，「ドレーン工法と振動式締固め工法を生かして，それらの両工法の機能を同時に施工可能な工法にした単一工法」に関し，本願明細書の実施例の箇所には，「バイブロハンマーのような振動装置を有し，バーチカルドレーン打設用のケーシングを備え，そのケーシングは被施工地盤に振動を伝達し得る機能を有する」（平成１０年４月８日付け手続補正書（甲第４の１号証）５頁１３行目～１５行目）装置を用いて，「バイブロハンマーのような振動装置を使用して，バーチカルドレーンを施工することにより，粘性土層にはドレーン効果をもたらすとともに過剰間隙水圧を生じさせて，初期の圧密を促進させる。他方で，砂質土層は，振動装置でドレーンを打設するためにその振動効果により，砂質土層が締め固められて砂質土層の地盤強化が図られる。」（同手続補正書５頁２３行目～２７行目）ようにした工法が記載されている。
イ　引用発明のパックドレーン工法は，バイブロハンマーの起振力を利用する全工程が，バイブロハンマー及びケーシングを備えた一つの機械により行われており，この一つの機械が，ドレーンの設置とともに振動締固めをも行うものであるから，本願発明の，「ドレーン工法と振動式締固め工法を生かして，それらの両工法の機能を同時に施工可能な工法」に用いられる，上記実施例に示された装置と実質的に同じ装置であることが明らかである。
ウ　本願発明にいう振動式締固め工法に関して，本願明細書には，「その被施工地盤に与える振動効果をより大きくするために，２本以上のバーチカルドレーン打設用のケーシングを同時に打設することができる。」（平成１０年４月８日付け手続補正書５頁１５行目～１７行目）と記載されており，締固めのための振動が，２本以上のケーシングを同時に打設する程度の振動により得られることが示されている。
他方，引用刊行物に，「①開閉できる底蓋を有する内径１２．４ｃｍのケーシングを，１．２ｍ正方形に配置した４本を同時に所定の深さまで打設する。」（１５頁右欄２４行目～２６行目），「１．ケーシング打込み－機械を所定の位置に固定し，ケーシングの底蓋を閉じ垂直を保ったままの状態で，バイブロハンマーの起振力によりケーシングの打込みを開始する。」（１６頁左上図「１．ケーシング打込み」工程の説明参照）と記載され，４本のケーシングを同時にバイブロハンマーの起振力により打ち込むことが示されていることからすると，引用発明のパックドレーン工法の振動の大きさは，砂質土地盤を締固めることができるほどのものであるとみるのが合理的である。
エ　以上のとおりであるから，引用発明のパックドレーン工法は，粘性土層にも砂質土層にも同じ装置を使用することができる工法であり，本願発明のいう「単一工法」であるということができる。
オ　前記のとおり，引用発明は，軟弱地盤を改良するための工法であって，粘性土層に対してはその排水機能に基づく圧密機能を有するドレーン工法の機能を有し，砂質土層が存在すれば，これに対しては，バイブロハンマーの起振力による締め固め機能を有する。一つの工法で土層に応じて両者のいずれをも施工することを可能とした「両工法の機能を同時に施工可能な工法にした単一工法」ということができる。
カ　このように，引用発明は，粘性土層にも砂質土層にも同じ装置を使用することができる工法である単一工法であり，これにより，一方では粘性土層に対するドレーン工法を施工することができ，他方では砂質土層に対する締固め工法を施工することができ，それぞれ個別に工法を使い分けすることが可能な工法である。したがって，引用発明は，本願発明にいう「二つ以上の工法を併用させることなく，施工可能なる」工法ともいうことができる。(3)以上のとおりであるから，審決の引用発明の認定に誤りはない。
２　原告の主張２（一致点認定の誤り）に対して


(1)１で述べたとおり，引用発明は，軟弱地盤を改良するために，ドレーン工法と振動式締固め工法との両工法の機能を同時に発揮することが可能な工法を備えるものであり，また，軟弱地盤を改良するために，ドレーン工法と振動式締固め工法との両工法の機能を同時に発揮することを可能にした単一工法であり，さらに，軟弱地盤を改良するために，ドレーン工法と振動式締固め工法との両工法の機能を同時に発揮することを可能にした単一工法により，軟弱地盤であっても，「二つ以上の工法を併用させることなく，施工可能なる」地盤改良法，である。したがって，審決の，本願発明と引用発明の一致点の認定に誤りはない。(2)原告は，審決が，本願発明の同一の構成を，一方で一致点として摘示し，他方で相違点として摘示しており，論理矛盾がある，と主張する。相違点(1)は，工法を適用する地盤の土質に対する配慮の観点から，複数の工法を生かして施工する対象地盤の土質について，これが「支持力の弱い粘性土層と支持力の強い砂質土層の互層，或いは双方の土層が混在する地盤」であることが，引用刊行物に記載されていないので，形式的に相違点として抽出したものである。本来，これは，引用刊行物の記載に包含されているに等しい技術事項である。しかし，引用刊行物に具体的な記載がないことから，敢えて相違点として抽出したものである。
引用発明が，本来的に，粘性土層に対してはドレーン工法の機能を有し，砂質土層に対しては締固め機能を有する，ドレーン工法と振動式締固め工法との両工法の機能を同時に発揮することを可能にした単一工法であることと，この工法を実際にどのような土質の地盤に施工するかは別の事項である。審決は，後者に関し，引用刊行物に具体的な記載がないため，これを形式的に相違点(1)として挙げたまでのことであり，このことは，一致点の認定と相違点の認定の間に論理矛盾をもたらすものではない。
３　原告の主張３（相違点の看過）に対して
前記のとおり，引用発明は，軟弱地盤を改良するために，ドレーン工法と，振動式締固め工法との両工法の機能を同時に発揮することが可能な工法を備えるものであり，また，軟弱地盤を改良するために，ドレーン工法と振動式締固め工法との両工法の機能を同時に発揮することを可能にした単一工法であり，さらに，軟弱地盤を改良するために，ドレーン工法と振動式締固め工法との両工法の機能を同時に発揮することを可能にした単一工法により，軟弱地盤であっても，二つ以上の工法を併用することなく，施工することが可能な地盤改良法である。したがって，原告が主張するような相違点の看過はない。
４　原告の主張４（相違点についての判断）に対して
(1)審決の，引用発明の認定，一致点及び相違点の認定に原告主張のような誤りはない。相違点についての判断にも原告主張のような誤りはない。
(2)相違点(1)について
ア　甲６文献には，それに記載されたサンドコンパクションパイル工法の一種であるバイブロコンポーザー工法が，種々の地盤に対して同一の機械をもって施工でき，砂質土地盤に対しては，砂の振動と圧入とにより，締固めの効果を発揮し，粘性土地盤に適用した場合には，せん断抵抗の大きい砂杭と粘性土とからなる複合地盤が形成されて地盤全体の安定度を高くするとともに，載荷重工法を併用すれば，ドレーン効果を，すなわちサンドドレーンと同等の機能を発揮できるものであること，この工法が，砂質土層が混在する軟弱粘性土層から成る地盤に適用されることが開示されている。
イ　甲７公報には，地盤に複数のドレーン柱を形成して土中の水を排出することにより，軟弱地盤を改良する，又は，砂質地盤の液状化を防止する，地盤の締固め工法が開示され，それが，砂質と粘土質の複合地盤に適用できることも開示されている。
ウ　甲８公報には，良質層や地盤支持力を増大したい土層や沈下対策を必要とする土層などの種々の土層を有する地盤対策に，一度の施工により，支持力が問題となる土層に対しては固化パイルを，沈下が問題となる土層に対してはドレーンパイルを形成する工法が開示されている。
エ　甲９公報には，粘土質土砂層及び硬質土砂層を有する地盤に，ケーシングパイプ及び加圧貫入装置を用い，一連の施工によって砂杭を形成することが開示されている。
オ　乙１文献には，地中に鋼管を打ち込んでその中に砂を投じてから管を引き抜いて行う鋼管打込工法（ジェット式サンドドレーン工法）でサンドドレーンを設置する場合，砂地盤においては，打ち込まれた鋼管の体積分の粒子が周囲の土の間隙内に強制的に貫入させられ，締められること，振動する中空管を用いて軟弱地盤に砂杭を造成して地盤の安定化を図る工法（バイブロコンポーザー工法）は，砂質土層及び粘性土層のいずれにも，同一の機械・方法で適用できること，砂質土層に対しては砂の振動による締固めの効果が，粘性土層に対しては径の大きい砂杭と一体となった複合地盤を造成して安定性を高めることができること，が開示されている。
カ　これらからいえることは，①日本には，粘性土層と砂質土層とが混在している軟弱地盤が普通に存在していること，②サンドドレーン工法は，砂質土層を含む軟弱地盤にも適用できること，③バイブロコンポーザー工法は，砂質土層及び粘性土層の混合地盤に対して，同一の機械で施工できること，④上記③の工法を適用すると，粘性土層に対しては，地盤の安定性を増すとともに，ドレーン効果を奏し，砂質土層に対しては，締固め効果を奏することができること，である。したがって，ドレーン工法と振動締固め工法とをその両方の機能を同時に発揮することが可能な単一工法にして，これを，支持力の弱い粘性土層と支持力の強い砂質土層の互層に，あるいはそれらが混在する土層に適用することは，周知であったということができる。
この周知技術を引用発明に適用して，それを，支持力の弱い粘性土層と支持力の強い砂質土層の互層に，あるいはそれらが混在する土層に適用することに想到することは，容易である。
(3)相違点(2)について
甲１０公報及び甲１１公報からは，砂質土層中のドレーンが地震時における砂質地盤の液状化を防止することが周知であることを認めることができる。そうすると，引用発明のドレーンに，地震時の砂質土層の液状化を防止する機能を持たせることは，当業者が容易に推考できることである。(4)本願発明の作用効果も，引用発明及び周知技術に基づき当業者が普通に予測できる程度のものであって，格別なものではない。
したがって，本願発明は引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明できたものである，とした審決の判断に誤りはない。


５　原告の主張５（手続違背）に対して
(1)審決において，甲６文献，甲７公報ないし甲９公報を挙げた趣旨は，支持力の弱い粘性土層と支持力の強い砂質土層の互層あるいは双方の土層が混在する地盤が周知であって，ドレーン工法や振動締固め工法が粘性土層，砂質土層の混在する地盤にも施工されることが周知であることを例示するためである。審決は，拒絶査定（甲第２号証の２）がその理由として挙げた，平成１０年７月１日付け拒絶理由通知書（甲第２号証の４）に記載した，「バーチカルドレーンはドレーンと振動締勝固め（被告注：原文のまま）の両者の機能を有しており，粘性土と砂質土の両者の混在する地盤においても施工可能であることは示唆されている。」及び拒絶査定に記載した「バーチカルドレーン工法の際に振動締固めを行うことは周知である。」ことを裏付ける証拠として甲６文献，甲７公報ないし甲９公報を示したものである。新たな拒絶理由を提示したものではない。(2)甲１０公報及び甲１１公報を挙げたのも，砂質土層中のドレーンが地震時における砂質地盤の液状化を防止することが周知であることを例示するためである（なお，甲１０公報は，平成１０年２月３日付け拒絶理由通知（甲第４号証の２）に引用文献５として示されている。）。
審決において新たな拒絶理由を追加したものではない。(3)したがって，拒絶理由通知に記載のない文献を審決等で付け加えたとしても，特許法第１５９条第２項の「異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるものではなく，同項において準用する特許法第５０条の規定に何ら反するところはない。
第５　当裁判所の判断
１　本願発明の理解について
(1)本願発明を特定する特許請求の範囲を，構成要件ごとに分けて掲げると，以下のとおりとなる。
Ａ　支持力の弱い粘性土層と支持力の強い砂質土層の互層，或いは双方の土
層が混在する地盤を改良するために，
Ｂ　ドレーン工法と振動式締固め工法を生かして，
Ｃ　それらの両工法の機能を同時に施工可能な工法にした単一工法により，Ｄ　支持力の弱い粘性土層と支持力の強い砂質土層の互層，或いは双方の土
層が混在する地盤であっても，
Ｅ　二以上の工法を併用させることなく，施工可能なることを特徴とする
Ｆ　地盤改良法であると共に
Ｇ　地震時の砂質地盤の液状化を防止する工法
(2)特許請求の範囲の上記の文言からは，本願発明は，地盤改良法であるとともに地震時の砂質地盤の液状化を防止する工法でもあって，ドレーン工法の機能と振動締固め工法の機能とを同時に発揮することが可能であり，単一の工法であって二つ以上の工法を併用する必要がなく，施工の対象となる地盤は支持力の弱い粘性土層と支持力の強い砂質土層の互層，あるいは双方の土層が混在する地盤を含むものであると認められる。
しかし，ドレーン工法と振動式締固め工法との双方を生かすこと，あるいはこれらの機能を同時に発揮することが可能な工法の内容等を，具体的に把握するための手掛かりとなる文言は，特許請求の範囲の中にはない。そこで，本願明細書中の発明の詳細な説明の記載を検討する。(3)本願明細書において，支持力の弱い粘性土層と支持力の強い砂質土層の互層，あるいは双方の土層が混在する地盤をいかにして改良するかについて，以下のような記載がある。
ア「【従来の技術】
従来から，支持力の弱い粘性土層は，その間隙水を除去することによりその土層を強化することが一般的に採用されてきた。その粘性土層から間隙水を除去して地盤を強化する方法は，圧密現象を利用した工法である。その圧密現象を利用し，圧密現象を促進するために，一般的な工法としてドレーン工法が採用されてきた。他方で，支持力の強い砂質土層では，砂質土層の地盤をさらに強化するために砂質地盤に振動を与えることにより，締固めを行い地盤を強化することが一般的である。」（本願明細書１頁２０行目～２７行目）
イ「・・・支持力の弱い粘性土層と支持力の強い砂質土層が積層している地盤を改良する場合，粘性土層の地盤から砂質土層の地盤に変わる際にその都度，それに適したドレーン工法を採用したり，或いは振動式締固め工法を採用したりしてその労力が大変であった。また，双方の土層が混在する地盤を改良する場合，粘性土層が多い地盤にはドレーン工法を使用し，砂質土層が多い地盤には振動式締固め工法を使用するといった具合にいずれか一方の土層を優先し，他方を犠牲にするしかなかった。本発明は，上記問題を解決することを第１の課題とする。また，地盤沈下や地盤の変形などの変化に対しても，使用中の透水性材料の収納袋の連続性の維持を可能とし，細長い筒状構造の透水性材料の収納袋でありながら，地震によって過剰間隙水圧が生じた時にその細長い筒状構造の透水性材料の収納袋の中に収納された砂などの透水性材料を通り抜けて，加圧水が地上に噴出するようにし，その結果，細長い筒状構造の透水性材料の収納袋の存在で，ドレーンの連続性を損なうことなく地震によって生じる過剰間隙水圧を低下させることを可能とし，砂質地盤に特有の地震時に生じる液状化現象を防ぐことができる地盤改良法を提供することを本発明の第２の課題とする。
さらにまた，粘性土層と砂質土層の互層の地盤，或いは双方の土層が混在する地盤を改良するために，ドレーン工法と振動式締固め工法の長所を生かして，それらの両工法の機能を同時に施工可能にした単一工法により，粘性土層と砂質土層の互層の地盤，或いは，双方の土層が混在する地盤であっても，二つ以上の工法を併用することなく施工可能にすることを本発明の第３の課題とする。」（２頁８行目～２８行目）
ウ「【作用】


本発明の工法は，バイブロハンマーのような振動装置を使用して，バーチカルドレーンを施工することにより，粘性土層にはドレーン効果をもたらすとともに過剰間隙水圧を生じさせて，初期の圧密を促進させる。他方で，砂質土層は，振動装置でドレーンを打設するためにその振動効果により，砂質土層が締め固められて砂質土層の地盤強化が図られる。さらに，地震時には，ドレーン効果により，地震によつて生じる過剰間隙水圧を低下せしめる効果があり，砂質土層の地盤に特有の地震時に生じる液状化現象を防ぐことができる。少なくとも，地震時に生じる液状化現象を軽減することは可能である。」（３頁１０行目～１８行目）。エ「また，使用中の透水性材料でなる収納袋は，地盤の沈下や変形などの変化に対しても，その連続性を維持することができ，その透水性材料でなる収納袋は細長い筒状構造でありながら，地震によって過剰間隙水圧が生じた時に，その細長い筒状構造の透水性材料でなる収納袋の中に収納された砂などの透水性材料を通り抜けて，加圧水が地上に噴出する。その結果，この細長い筒状構造の収納袋の存在で，地震によって生じる過剰間隙水圧を低下させることが出来，液状化現象を防ぐことができる。」（４頁２７行目～５頁４行目）
(4)本願明細書の以上の記載から，本願発明は，①単一の工法にして，②振動装置を使用してバーチカルドレーンを施工するものであり，③粘性土層に対してはドレーン効果により圧密を促進させるものであり，④砂質土層に対しては，ドレーンを打設する際の振動効果により締め固めの効果を発揮し，⑤また，砂質土層に対し，ドレーン効果により，地震時の液状化現象を少なくとも軽減させ，⑥細長い筒状構造の透水性材料で成る収納袋（内容物は，砂などの透水性材料である。）を用いるもの，と理解することができる。
上記の振動装置について，「バイブロハンマーのような」との説明しかない。また，締固めの効果を発揮する機序については，ドレーンを打設する際の振動効果によるとの説明しかなく，砂質土層の締固めの程度・範囲についての具体的な記載もない。
２　引用発明の認定について
(1)原告は，引用発明が圧密工法に属するドレーン工法の一種（改良されたドレーン工法）であるパックドレーン工法（袋詰めサンドドレーン工法）に関するものであり，本質的に振動式締固め工法とは相違するから，審決が，引用刊行物に，「「軟弱地盤を改良するために，支持力の弱い粘性土層に対してはその排水機能に基づく圧密機能を有するドレーン工法と支持力の強い砂質土層に対してはバイブロハンマーの起振力による締め固め機能を有する振動式締固め工法の両工法の機能を同時に施工可能な工法にした単一工法により，二つ以上の工法を併用させることなく，施工可能なる地盤改良法。」という発明が実質的に記載されていると認める。」と認定したのは誤りである，と主張する。
(2)引用発明は，粘性土層を圧密する工法の一種であるドレーン工法に属し，基本的には粘土層地盤の改良に採用される工法である。粘性土層は振動を嫌う（振動が与えられると乱れて強度が落ちる。）ものであるから，引用発明も，ケーシングの打設の際に大きな振動が生じないように施工されるものと理解するのが合理的である。したがって，引用発明を，バイブロハンマーの振動や衝撃により，積極的に砂地盤を締め固める，振動式締固め工法と同一視することは不適切である，と認められる。原告の主張は，この点を指摘するものとしては正しい。(3)しかし，引用刊行物には，「開閉できる底蓋を有する内径１２．４ｃｍのケーシングを，１．２ｍ正方形に配置した４本を同時に所定の深さまで打設する」（１５頁右欄２４～２６行）との記載があり，１６頁上欄左の「１．ケーシング打込み」の図の説明として，「機械を所定の位置に固定し，ケーシングの底蓋を閉じ垂直を保ったままの状態で，バイブロハンマーの起振力によりケーシングの打込みを開始する。」と，上欄右の「３．砂の充填」の図の説明として，「網袋の挿入が終わるとただちに砂投入口のシャッターを開き，トラクターショベルでホッパーに満たされた砂をバイブロハンマーの振動により，４本同時に砂を充填する。」と，下欄左の「４．ケーシング引抜き」の説明として，「砂が網袋の上端まで充填されたらケーシングの上蓋を閉じ，コンプレッサーから送られるエアーでケーシング内のパックドレーンを押さえながら，再び振動を加えケーシングを引抜く。」と，それぞれ記載されている。
引用刊行物の以上の各記載を総合すると，同刊行物には，バイブロハンマーの起振力によって複数のケーシングを打ち込み，それらの中に砂を充填し，さらにケーシングを引き抜くこと，ドレーンに透水性のある袋体に砂を詰めたものが使用されること，バイブロハンマーの振動は周囲の地盤内にも振動効果を与えることが，開示されていると認められる。
(4)日本において，砂質土層と粘性土層とが混在する地盤が存在することは，当事者間に争いがなく，証拠上も，その事実を認めることができる（甲６文献の図６・１０，図６・１１等）。
引用発明のパックドレーン工法は，サンドドレーン工法の一種であり，これを，砂質土層と粘性土層の混在する地盤に対して施工する場合，地盤に管（ケーシング）を打ち込むことにより，その管の体積分の土が側方に移動することになり，砂地盤に対しては，管周囲の水が逃げる代わりに，管の体積分の粒子が管周辺の土の間隙内に強制的に貫入して，間隙比が減少し締まった状態となるものと認められる。すなわち，引用発明では，ドレーン（しかも，引用刊行物の記載によると４本）の打ち込みにより，上記の機序で，締固めの効果を生じることになるのである。
（乙１文献）。
(5)前記のとおり，本願発明は，バイブロハンマーのような振動装置を用いて，これによるドレーンの打設の際の振動効果を利用して砂質土層を締め固めるもの（少なくとも，そのような態様をも包摂するもの）と認められる。そして，本願明細書には，この振動装置からバイブロハンマーが除外されていると理解する根拠となる記載はないから，バイブロハンマーそのものも含まれると認められる。また，砂質土層を締め固める振動効果についても，「ドレーンの打設の際の振動」との説明しかなく，その態様や程度について特段限定はなく，また，砂質土層を締め固める範囲，程度についても明確な説明はない。要するに，本願発明は，広範かつ様々な構成を包含し得るものである。


そうすると，同じくバイブロハンマーを備え，これにより複数のドレーンを打設し（引用発明のケーシングの打込み，砂の充填がこれに該当することは明らかである。），その際に振動を生じる工法であり，かつ砂質土層と粘性土層の混在する地盤に適用された場合，砂質土層に対しては，ある程度の締固めの効果を有する引用発明を，審決が行ったように，「軟弱地盤を改良するために，支持力の弱い粘性土層に対してはその排水機能に基づく圧密機能を有するドレーン工法と支持力の強い砂質土層に対してはバイブロハンマーの起振力による締め固め機能を有する振動式締固め工法の両工法の機能を同時に施工可能な工法にした単一工法により，二つ以上の工法を併用させることなく，施工可能なる地盤改良法。」であるとすることは，本願発明との対比の前提としてなされる認定としてみる限り，正当であることは明らかというべきである。
(6)一般的な理解として，引用発明のパックドレーン工法が，振動式締固め工法のように，砂質土層の締固めを主たる目的とするものではなく，砂質土層の締固めの程度もそれに遠く及ばないことは，前記認定のとおりである。しかし，新規性・進歩性の判断における，引用発明の理解は，あくまで特許性が争われている発明の理解との関係でなされるべきものである。本件においても，引用発明の理解は，本願発明との一致点・相違点の認定の前提としてなされるべきは当然である。引用発明の締固めの効果が，サンドコンパクションパイル等一般的な振動式締固め工法のそれとは比較にならないほど小さいものであるとしても，一方で，本願発明の構成が，様々な態様を含み得る広範なものであり，他方で，引用発明も一定程度はドレーン打設の際の振動により砂質土層に対する締固めの効果を有する以上，本願発明との対比に関する限り，引用発明が砂質土層の締固めの効果を有すると認定することを，誤りとすることはできない。別の面からいえば，引用発明が，一般的な振動式締固め工法に匹敵するほどに強力な，砂質土層に対する締固め効果を有するか否かは，本願発明の特許性の判断において意味を持たないのである。
(7)引用発明のパックドレーン工法が，単一の工法であることは明らかであり，したがって，二つ以上の工法を併用することなく施工することが可能な地盤改良法であることもまた，明らかである。
以上のとおりであるから，審決の，引用発明の認定に誤りはない。
３　一致点の認定について
(1)前記のとおり，引用発明は，単一の工法であり，二つ以上の工法を併用することなく施工することが可能な地盤改良法である，と認められる。この点の認定の誤りをいう原告の主張は，理由がない。(2)原告は，審決が，一致点で認定したのと同じ構成を，相違点として挙げており，論理矛盾を犯している，と主張する。
審決が一致点として挙げているのは，引用発明の客観的な構成である。これに対し，相違点(1)で挙げているのは，引用刊行物には，引用発明を軟弱地盤に生かして施工するものであることの記載がないという，引用刊行物が，軟弱地盤に対して引用発明を施工することを意識していないという事実にすぎない。引用発明の構成を一致点として挙げることと，施工対象である地盤の一種について引用刊行物に記載がされていないことを相違点で挙げることは，何ら論理的に矛盾するものではない。
(3)以上のとおりであるから，審決の一致点の認定に，何ら誤りはない。
４　相違点の看過について
(1)前記のとおり，本願明細書から理解される本願発明との比較に関する限り，引用発明は，ドレーン工法と振動式締固め工法の両工法の機能を同時に発揮することが可能であり，また，両工法の機能を同時に発揮することが可能な単一の工法であって，二つ以上の工法を併用する必要のないものである。この点についての相違点の看過をいう原告の主張は，理由がない。(2)原告は，本願発明は砂質土層と粘性土層とを区別し，前者に対してはより強い振動を加えて積極的に締め固めるものであって，その点でも引用発明とは相違すると主張する。
しかし，そのようなことは，本願明細書のどこにも記載されておらず，これを本願発明の構成であると認めることはできない。そうである以上，原告主張の点を，相違点とすることはできない。
(3)原告は，本願発明のドレーンが，施工後もドレーン効果を維持し，地震時の液状化防止機能を有しているのに対し，引用発明のサンドドレーンは，施工後のドレーン効果の喪失は問題とされていない，と主張する。しかし，この点は，相違点(2)として「ドレーン工法と振動式締固め工法の両工法の機能を同時に施工可能な工法にした単一工法による地盤改良法を，本願の請求項１に係る発明は，地震時の砂質地盤の液状化を防止する工法であるとしているのに対し，引用刊行物記載の発明は，特に，そのような工法であるとの記載のない点」として，摘示されている。
この点について，相違点の看過をいう原告の主張も，理由がない。
５　相違点についての判断について
(1)相違点(1)について
ア　相違点(1)についての審決の判断は，要するに，サンドコンパクションパイル法が，ドレーン工法と振動式締固め工法との両工法の機能を同時に発揮することが可能な単一の工法であり，支持力の弱い粘性土層と支持力の強い砂質土層との互層，あるいは双方の土層が混在する地盤に適用されることは，周知であるから，同様に，ドレーン工法と振動式締固め工法との両工法の機能を有する引用発明を，上記地盤に適用することに想到することも，また容易である，というものである。イ　日本において，支持力の弱い粘性土層と支持力の強い砂質土層との互層，あるいは双方の土層が混在する地盤がまれなものでないことは，既に認定したとおりである。また，そのような地盤に対しては，労力とコスト（費用）をかけて，ドレーン工法と振動式締固め工法とを併用するか，あるいは，妥協してどちらか一方の工法だけを施工して済ませてしまう，という問題が従前からあったことは，本願明細書自体が指摘しているところである。
ドレーン工法と振動式締固め工法との両方の機能を同時に発揮することができる単一の工法が存在すれば，（条件によるものの）地盤改良の効果，労力，コスト，施工期間等について有利となり得ることは明白であるから，そのような工法を，上記のような互層ないし混合地盤に適用しようとすること自体は，引用文献などなくても（さらにいえば当業者でなくても），容易に考えつくことであることは，はいうまでもないところである。
したがって，これ以上検討するまでもなく，この点についての原告の主張は失当であることが明らかである。
念のため，以下では，本件で提出されている証拠から，そのような発想に到達できるか否かについて検討する。


ウ　原告は，上記の審決の認定のうち，その前提部分，すなわち，サンドコンパクションパイル工法が複数の機能を有していることはなく，上記地盤に適用されることも，どの証拠にも開示されていない，と主張している。確かに，甲６文献において，サンドコンパクションパイル工法がドレーン効果を有するのは，「載荷重工法を併用」（２７０頁５行目）した場合であり，これを本願発明にいう単一の工法とはいうことはできない。また，乙１文献には，サンドコンパクションパイル工法が砂質土層にも粘性土層にも適用できることが記載されているものの，この工法は，粘性土に適用された場合，「圧密沈下が大幅に減少する。」（１４０頁１７行目）とされており，ドレーン効果はほとんどないものと理解することが合理的である。甲６文献と乙１文献の理解に関する限り，原告の主張は正しい。
しかし，本願発明は，ドレーン効果の程度についても，具体的に言及するものではない。そして，少なくとも乙１文献は，圧密効果が大幅に減少する，といっているにとどまり，全くないとまではいっていない。そうすると，振動式締固め工法の効果と，わずかとはいえドレーン効果を併せ有する乙１文献記載のサンドコンパクションパイル工法が，砂質土層にも粘性土層にも適用できることが記載されている以上，その発想を参考にして，ドレーン効果とわずかの振動締固め効果を有する引用発明を，粘性土層と砂質土層の互層ないし混合地盤に適用することは，容易に想到できることというべきである（乙１文献の発行日は，昭和５４年４月１日であるから，そこに開示された内容は，本件出願時には周知となっていたと認められる。周知技術は，当業者が知っていることが当然の前提とされるものであるから，拒絶査定や審決において言及されていなくても，なお参酌することは許される。）。
もっとも，乙１公報の工法を，複数の地盤に適用することが可能なのは，その固有の構成によってのことであるなど，特段の事情があれば，上記のような認定ができなくなることはいうまでもない。しかし，本件で，そのような特段の事情を認めることはできない。
エ　甲７公報には，
「本発明の要旨は，地盤に複数箇所堅穴を掘削してこれらの堅穴内に，前記地盤の土よりも透水係数の大きいドレーン材を詰めてドレーン柱を事前に形成する工程と，前記ドレーン柱に対し締め固め用パイルを介して打撃装置により圧縮衝撃を繰り返し加える工程とからなる地盤の締め固め工法に存在する。」（２頁左上欄１８行目～右上欄４行目），
「本発明は，以上のように構成されているので，以下に記載されるような効果を奏する。
本発明にかかる地盤の締め固め工法は，砂質のみならず粘土質の地盤にも使用することができる。したがって，当該工法をそれらの複合地盤にも使用することができる。
また，本発明にかかる地盤の締め固め工法は，砂質若しくは粘土質の地盤又は複合地盤にも使用することができるので，土質調査及び締め固め工法の選択に要する時間及び労力を省くことができる。」（４頁左下欄８行目～１８行目）。
と記載されている。すなわち，甲７公報には，単一の工法で，ドレーン工法の機能と振動式締固め工法の機能という二つの機能を有する工法が，砂質及び粘土質の複合地盤に適用できることが開示されている。
この開示内容に照らし，同様にドレーン工法の機能と振動式締固め工法の機能という二つの機能を有する引用発明を，砂質土層と粘性土層との複合地盤に適用することに想到するのは，容易であると優に認めることができる（甲７公報の公開日は，平成２年１２月７日であり，そこに開示された内容は，やはり，本件出願時には周知となっていたと認められる。したがって，乙１文献について述べたとおり，その内容を参酌することは許される。）。
原告は，甲７公報記載の発明は，ドレーン効果を有するものではなく，締め固めのみを行うものであり，また，引用発明とも本願発明とも，施工態様等において異なる，と主張する。
しかし，原告自身摘示するとおり，甲７公報には，「・・・前記ドレーン柱に隣接する当該他のドレーン柱は，前記砂質の地盤の間隙水を排出し，前記砂質の地盤は締め固まる。」（２頁左下欄７行目～９行目），と記載されており，そこに記載されている発明がドレーン効果を有することは明らかである。甲７公報により認定するのは，ドレーン工法と振動式締固め工法の二つの機能を有する工法を，砂質土層と粘性土層との混合地盤に適用するという技術（厳密には発想というべきであろう。）が周知である，ということである。このような周知技術が認定できれば，同様に二つの機能を有する引用発明を，上記混合地盤に適用することが容易に推考できる，ということになる。甲７公報の記載の発明と，本願発明，あるいは引用発明との工法の違いは，基本的に問題となるものではない。
甲７公報の工法についても，複数の地盤に適用することが可能なのは，その固有の構成によってであるなど，特段の事情があれば，上記のような認定ができなくなることはいうまでもない。しかし，そのような特段の事情を認めることはできない。また，引用発明の認定において述べたとおり，その振動による砂質土層の締め固めの効果は，基本的にパックドレーン工法に通常伴われる程度のものにすぎないから，これを，粘性土層に適用することが不適当となるものではない。カ　以上のとおりであるから，相違点(1)についての審決の判断に誤りはない。
(2)次に，相違点(2)についての判断について検討する。ア　審決は，要するに，甲１０公報及び甲１１公報を挙げて，砂質土層中のドレーンが，地震時の液状化を防止する機能を有することは周知であったとして，引用発明のサンドドレーンにそのような機能を持たせることは，当業者が容易に推考できる，とするものである。
これに対し，原告は，審決の引用する甲１０公報及び甲１１公報のドレーンは，もともと砂質地盤の液状化を防止するためのものであって，引用発明の，粘性土地盤の圧密を促進するためのドレーンとは，適用地盤が異なるにもかかわらず，前者の技術を後者に適用できる根拠は何ら示されておらず，また，引用発明のドレーンが，本願発明のドレーンと同じ構成・機能であるといい得る理由も示されていない，というものである。
イ前記認定のとおり，本願発明のドレーンが，地震時の砂質土層の液状化防止の機能を果たせるのは，地震によって過剰間隙水圧が生じた時に，ドレーンを通じて加圧水を地上に逃がすため，この過剰間隙水圧を低下させることができるためと認められる。
そうすると，引用発明のドレーンが，地盤改良の施工完了後も，ドレーン効果を維持するようなものであれば，相違点(2)の審決の判断も是認されることになる。


ウ　審決が認定するとおり，引用発明のドレーン柱の施工後の効果の有無については，引用刊行物には記載されていない。しかし，単に，引用刊行物には上記効果は記載されていないというだけであって，この効果がそこで否定されているわけではない。原告も，準備書面(1)において「ドレーン工法は，粘性土層地盤に対して施工される工法で，粘性土層から，粘性土層に含まれる水分を圧密作用により絞り出して排水する工法で，ドレーンを通じて排水する盲暗渠の造成を伴う工法である。造成後もドレーン効果が維持される。」（８頁１７行目～１９行目）としている。以上からは，ドレーン工法は，通常，施工後もドレーン効果が維持されるものと理解することができる。
本願発明は，その請求項の文言にはないものの，前記のとおり発明の詳細な説明において，透水性の材料（砂等）を，透水性の収納袋に収納することにより，ドレーンの連続性を維持できる，としている。そうすると，同様に透水性の材料を透水性の収納袋に収納してドレーンを形成する引用発明が，同程度に，ドレーンの連続性を維持できることは明らかである。
原告は，引用発明のドレーンが，本願発明のそれと同一の構成・機能を有しているといえる理由が示されていない，と主張する。しかし，前記のとおり，本願明細書からは，本願発明のドレーンは，振動装置を使用して施工されるバーチカルドレーンであり，粘性土層に対してはドレーン効果により圧密を促進させるものであり，砂質土層に対し，ドレーン効果により，地震時の液状化現象を少なくとも軽減させるものであり，細長い筒状構造の透水性材料でなる収納袋（内容物は，砂などの透水性材料である。）を用いる（少なくとも，そのような構成を含む），という程度のものとしか理解できない。引用発明のドレーンがこれに該当することは，既に述べたとおりである。
そうすると，同程度にドレーン効果を維持することができる引用発明が，地震時の液状化現象を防止ないし軽減し得ることもまた，甲１０公報や甲１１公報を参酌するまでもなく，認められるものというべきである。以下，念のため，甲１０公報及び甲１１公報による開示内容に基づき，審決の結論が是認されるか否かについて検討する。
エ　甲１０公報には，「２．特許請求の範囲　砕石等のグラベルからなるドレーン杭を所要本数軟弱地盤中に埋設し，これらドレーン杭を通じて軟弱地盤中の水分を地上に吸上排出するようにした軟弱地盤の液状化防止工法において，上記ドレーン杭に，砕石等のグラベルを透水性のある長尺状袋体で袋詰めにしてなるドレーン杭を，各ドレーン杭の頭部と接するように架け渡すことを特徴とする軟弱地盤の液状化防止工法」（１頁左欄４行目～１２行目），「本発明は，軟弱地盤，特に液状化し易い砂地盤中に，透水性の良いグラベル（砕石，礫，鉱滓等）からなるドレーン杭を所要本数埋設して，地震の際に砂地盤の間隙水圧が上昇したときその地盤中の水分をこれらのドレーン杭を通じて地上へ吸上排出させるようにし，それによって地震時にも砂地盤の支持力を失わせることのないよう安全な地盤にするための軟弱地盤の液状化防止工法に関する。」（１頁左欄１５行目～右欄３行目）と記載され，甲１１公報には，「本発明は，液状化の主因である過剰間隙水圧の発生が
地盤の透水係数（砂：１０－２～１０
－３cm/sec，砂利や礫：１０
－１～１０－２cm/sec）に
関連し，透水性のよい砂利あるいは礫では過剰間隙水圧が発生しないことに着目し，液状化の虞れのある砂層地盤に砂利，細石，鉱滓その他の材料からなる透水性の良い所定長のドレーン柱を打設し，このドレーン柱の透水性の高い点を利用して，地震時の間隙水圧の急上昇を防止，消散しようとしたものであり・・・」（２頁左上欄１８行目～右上欄７行目）と記載されている。すなわち，これらの工法には，透水性の材料を用いたドレーンにより，地震時の砂質土層の水が排出されて過剰間隙水圧が減少し，液状化が防止できることが記載されている。甲１０公報には，透水性材料を透水性の長尺状袋に詰めてドレーンを形成することまで開示されている。
これらの開示内容に照らし，同じく透水性の材料を透水性袋の袋に詰めてドレーンを形成するという点で類似する引用発明において，施工後もドレーン効果を維持させるようにして，地震時の液状化防止の機能を果たさせようとすること自体は，当業者が容易に想到できるものと認められる（甲１０公報の公開日は平成元年１０月５日であり，甲１１公報の公開日は平成２年９月７日である。いずれも，その開示内容は，本件出願時に周知となっていたと認められるので，参酌することは許される。）。
オ　原告は，甲１０公報及び甲１１公報記載の工法を，引用発明に適用することができる根拠は示されていない，とする。しかし，ここで検討すべきことは，前者の工法を後者の工法に適用すること自体ではなく，液状化を防止するために施工後もドレーン効果を維持するという考えを読み取って，引用発明においてもそのような構成を備えさせることの容易想到性である。そして，前記のとおり，ドレーン工法では，一般的にその施工後もドレーン効果が維持されると認められるから，引用発明においても，施工後にドレーン効果を維持させることが，技術的に不可能ないし困難であると認めることはできない。
カ　以上のとおりであるから，審決の相違点(2)についての判断も，相当であると認められる。
(3)したがって，本願発明の進歩性を肯定した審決の判断に誤りはない。原告の主張は失当である。
６　手続違背について
(1)原告は，審決が，甲６文献，甲７公報ないし甲９公報，乙１文献記載の技術について，原告に意見を述べる機会を与えなかったこと，審決が甲６文献，甲７公報ないし甲９公報，乙１文献を全体として勘案して周知技術を認定したことは，新たな拒絶理由を発するに等しいものであること，等を理由として，決定には特許法１５９条２項等の手続違背がある，と主張する。
原告は，また，地震時の液状化防止技術が周知であり，これを引用発明に備えさせることは容易に推考できる，ということは，最終の拒絶理由で挙げられていないものであり，審決がこれを認定したことは，新たな拒絶理由を追加するものであり，同様の手続違背がある，と主張する。


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平成１８年(行ケ)第１０１８８号審決取消請求事件
平成１８年８月３１日口頭弁論終結
判決
原告株式会社ファミリア
同訴訟代理人弁護士三山   峻司
同井上周一
同小野昌延
被告フレデリック   ウォーンアンド
カンパニーリミテッド
同訴訟代理人弁護士小泉   淑子
同鳥海哲郎
同菅尋史
同井上祐子
同訴訟復代理人弁護士大江修子
同訴訟代理人弁理士廣中   健
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１当事者の求めた裁判
１原告
(1)特許庁が取消２００４－３１５９６号事件について平成１８年３月１５日にした審決を取り消す。
(2)訴訟費用は被告の負担とする。
２被告
主文と同旨
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第２当事者間に争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
原告は，別紙審決書写しの別掲Ａに示すとおりの構成よりなり，昭和５１年４月３０日に登録出願され，昭和５５年３月２８日に設定登録された後，平成２年８月２９日及び平成１２年３月１４日の２回にわたり，商標権の存続期間の更新登録がされた登録第１４１２６９９号商標（以下「本件商標」という。）の商標権者である。本件商標は，平成３年政令第２９９号による改正前の商標法施行令別表による商品区分第２０類の「家具，畳類，建具，屋内装置品（書画及び彫刻を除く）屋外装置品（他の類に属するものを除く）記念カップ類，葬祭用具」を指定商品として設定登録されたものである。被告は，平成１６年１２月１３日，商標法５０条１項に基づいて，本件商標につき，商標登録の取消しを求める審判を請求し，平成１７年１月６日，同審判請求につき予告登録がされた（以下「本件予告登録」という。）。特許庁は，上記審判請求を取消２００４－３１５９６号事件として審理した結果，平成１８年３月１５日，「登録第１４１２６９９号商標の商標登録は取り消す。」との審決をし，同月２７日，その謄本が原告に送達された。
２審決の理由
審決の理由は，別紙審決書写しのとおりである。要するに，商標権者である原告（被請求人）は，以下のとおり，本件予告登録前３年以内に日本国内において，指定商品につき本件商標を使用したとはいえないから，商標法５０条１項の規定により，本件商標の登録を取り消すべきであるというものである。(1)原告の使用商標（別紙審決書写しの別掲Ｂ。以下，同別掲Ｂ記載の使用商標１ないし４をそれぞれ単に「使用商標１」などといい，全部を合わせて「使用商標」という。）は，仮処分決定（東京地方裁判所平成１２年(ヨ)第２２０６３号同１３年１２月７日決定。以下「仮処分決定」という。）及び確定判決（東京地方裁判所平成１２年(ワ)第１４２２６号，平成１４年(ワ)--3
第４４８５号同１４年１２月２７日判決・平成１６年９月２１日確定。以下「本案判決」という。）で使用を禁止されている「ＰＥＴＥＲＲＡＢＢＩＴ」，「ピーターラビット」等の商標と酷似しており，これを使用する行為は仮処分決定及び本案判決に違背するものであって，上記使用商標の使用は，商標法５０条１項に規定する登録商標の使用ということはできない。(2)平成１６年５月１９日付け日本繊維新聞の広告（甲第３号証，審判乙第３号証。枝番を省略。以下，書証については枝番を省略する。）は，指定商品である「家具」等の具体的な商品についての広告であるとはいえないから，本件商標の使用とは認められない。
(3)甲第４ないし第１９号証（審判乙第４ないし第１９号証）で示された本件商標の使用は，商標法５０条３項に規定する，いわゆる駆け込み使用と推認し得るものであるから，同条１項にいう登録商標の使用とは認められない。
第３原告主張の取消事由の要点
原告は，平成１６年５月１９日付け日本繊維新聞の広告（甲第３号証）において使用商標１を使用し（以下「使用事実１」という。），また，平成１６年１０月１５日から同年１１月３日までの間，ファミリアポケット三田店において使用商標２，３を付した商品を販売するなどして使用商標２，３を使用した（甲第４ないし第１９号証。以下「使用事実２」という。）。審決は，使用事実１及び２のいずれについても，次のとおり認定判断を誤り，その結果，本件商標が本件予告登録前３年以内に日本国内において，商標権者によって使用されたといえないと判断したものであるから，取り消されるべきである。
１取消事由１（使用事実１及び２の適法性）
審決は，不正競争防止法に基づく仮処分決定及び本案判決により，「ＰＥＴＥＲＲＡＢＢＩＴ」，「ピーターラビット」等の表示の使用が禁止されており，原告の使用商標は，仮処分決定及び本案判決で使用を禁止されている表示と酷似し，本件商標と社会通念上同一の商標ということができ，このような商
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標の使用は禁止されているから，使用商標の使用をもって，本件商標を使用したということはできないと判断する。


(1)使用商標１は，本件商標上段部分の片仮名「ピーターラビット」と同一であり，また，使用商標２は，本件商標下段部分の欧文字「ＰＥＴＥＲＲＡＢＢＩＴ」と同一であって，いずれも本件商標と実質的に同一性があると評価されるものであるところ，商標法において，登録商標である本件商標と同一標章を使用することは何ら制限されるものではなく，上記使用商標の使用は，商標法上正当に認められた範囲での使用であり，適法な使用である。審決の引用する裁判例は，薬事法に違反した使用が「正当な使用」と認められなかったという事案であり，本件と同一に論じられない。仮処分決定及び本案判決は，原告に対し，不正競争防止法との関係で別紙審決書写しの別掲「参考資料１」及び「参考資料２」の表示（以下，各表示を「差止対象表示１」及び「差止対象表示２」という。）を使用することを禁じているが，これは，本件商標に類似する特定の「ＰＥＴＥＲＲＡＢＢＩＴ」や「ピーターラビット」の使用を禁止しているだけで，本件商標の商標法上の使用権までを対世的に否定しているものではない。
(2)審決は，使用商標が差止対象表示１及び２と酷似するというが，そもそも特定の表示が仮処分決定及び本案判決において使用を差し止められた表示に該当するか否かは，本案判決を行った裁判所又は執行裁判所において判断されるべき事項であって，審判を行う特許庁が判断すべき事項ではない。また，本件商標及び使用商標は，差止対象表示１及び２と同一ではない。差止めの対象となる表示は，仮処分決定及び本案判決で特定された各表示（差止対象表示１及び２）を基準とすべきであり，「社会通念上」同一であるなどとして安易にその範囲を拡張することは許されない。(3)仮に，差止対象表示１及び２と酷似する表示についても，仮処分決定及び本案判決による差止めの対象となるとしても，仮処分決定及び本案判決にお
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いては，原告が本件商標に係る商標権を有することが認められており，それが使用権のない商標権であるとか，原告には本件商標の使用権がないとは判断されていないのであるから，本件商標の使用は権利濫用であるとの明確な理由もなく，審判において「使用とは言えない不正使用」であると直結させて考えることはできない。
２取消事由２（使用事実１の指定商品についての使用）審決は，使用事実１における広告（甲第３号証）について，原告が「ピーターラビット」の登録商標を所有していること及びその登録番号，被告やコピーライツグループの商品と混同しないための注意喚起等の表示は窺われるものの，その指定商品である「家具」等の具体的な商品についての広告であるとはいえないから，本件商標を使用したことにならないと判断する。しかし，原告は，仮処分決定がされた後，本件商標の使用を差し控えてきたが，事件の解決後には，使用を再開する計画であった。使用事実１における広告は，このような原告の計画的な善意の使用の一環として行われたものであり，使用事実２は同じ計画に基づいて行われた商品の販売である。仮処分決定がされるまで，原告が本件商標を付した指定商品を販売していた実態があり，仮処分決定の後は，一時的に使用を差し控えていたが，使用の再開を計画し，現に販売を再開した（使用事実２）のであるから，使用事実１は，使用事実２と一体としてみれば，本件商標を指定商品との具体的関係において使用したものと判断すべきである。
３取消事由３（使用事実２の駆け込み使用）
審決は，仮処分決定が送達された平成１３年１２月１４日から３年が経過した時点以降には，取消審判請求がされることを原告が認識していたから，使用事実２は商標法５０条３項のいわゆる駆け込み使用であると認定している。しかし，駆け込み使用であると認められるのは，「審判の請求がされることを知った後であることを請求人が証明したとき」であり，抽象的に審判請求が
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されるであろうと認識しているだけでは足りず，審判請求がされることの具体的な認識がなければならないところ，原告には，その具体的な認識はなかった。また，使用事実２について，原告には，商標法５０条３項に規定する「登録商標の使用をしたことについて正当な理由」がある。すなわち，上記「正当な理由」には，審判請求がされることを知る前からあった具体的な使用計画に基づいて商標が使用された場合が含まれるものと解されるところ，原告は，使用事実２の使用以前から，本件商標を使用した原告オリジナル商品を企画して，具体的な販売計画を立て，新聞広告等の準備を行っており（甲第３号証，第２７ないし第３３号証），使用事実２は，その計画の一環としてされたものであり，商標登録の取消しを免れることのみを目的としてされたものではない。
第４被告の主張の要点
審決の認定判断はいずれも正当であって，審決を取り消すべき理由はない。１取消事由１（使用事実１及び２の適法性）について原告の主張は，商標権の行使であるから不正競争行為（違法行為）に該当せず，適法な使用であるという，いわゆる商標権に基づく適用除外の抗弁を主張するのに等しいところ，本案判決において，かかる抗弁は権利濫用として許されないとされ，控訴審においても同様の判断がされている。確かに，権利濫用は被告との関係で認定されたものであるが，本件商標は差止対象表示１及び２と同一であり，原告が本件商標を使用すれば，仮処分決定及び本案判決に違反する違法状態が生じるのであって，そのような使用は，わが国の法秩序に違反する違法行為として当然に許されない。
原告は，仮処分決定及び本案判決において使用が禁止されたのは本件商標に類似する特定の表示であり，本件商標の商標法上の使用権までを否定しているものではないと主張するが，それらの事件においては，原告自身，商標権に基づく適用除外の抗弁の前提として差止対象表示１及び２が本件商標と同一であると主張していたものであり，使用商標と差止対象表示１及び２とは社会通念
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上同一である（仮処分決定及び本案判決による禁止の効果は，差止対象表示１及び２と社会通念上同一の表示を付した商品についても及ぶというべきである。）。
２取消事由２（使用事実１の指定商品についての使用）について使用事実１における広告（甲第３号証）は，原告が「ピーターラビット」の登録商標を付した商品について，被告やコピーライツグループの商品と混同しないでほしい旨を告知する一方的要望の表明にすぎない。上記広告においては，特定の商品の出所を識別する標識として本件商標が使用されておらず，商標法２条３項に定める商標の「使用」には当たらない。


３取消事由３（使用事実２の駆け込み使用）について審決の認定するとおり，原告は，仮処分決定の正本が送達された平成１３年１２月１４日から３年が経過した時点以降には，取消審判請求がされ，そうなれば本件商標の登録の取消しは免れないことを認識していたから，使用事実２はいわゆる駆け込み使用である。なお，商標法５０条３項に規定する「登録商標の使用をしたことについて正当な理由」があるとの原告の主張は争う。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（使用事実１及び２の適法性）について(1)原告は，商標法において，登録商標である本件商標と同一標章を使用することは何ら制限されるものではなく，原告の使用商標の使用は，商標法上正当に認められた範囲での使用であり，適法な使用であると主張する。甲第３６，３７号証，乙第１ないし第４号証によれば，仮処分決定は，被告が平成１２年４月２７日原告を債務者として申し立てた，不正競争防止法２条１項１号，２号及び３条１項に基づく，差止対象表示１を付した商品の製造販売等の差止め等を求める仮処分申立てについて，東京地方裁判所が，平成１３年１２月７日，上記申立てを認容し，原告に対し，差止対象表示１を付した商品を製造，譲渡し，その包装・広告に上記表示を使用してはなら
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ない旨等を命じたものであり，その決定正本は同月１４日原告に対し送達されたこと，本案判決は，上記仮処分の本案訴訟として提起された不正競争行為差止等請求事件と，原告が被告に対し提起した不正競争行為差止請求権不存在確認等請求事件とを併合審理した上，平成１４年１２月２７日言い渡された東京地方裁判所の判決であり，原告は差止対象表示２（その(1)，(2)及び(4)は差止対象表示１と同じである。）を付した商品を製造，譲渡し，その包装・広告に上記表示を使用してはならない旨等を内容とするものであること，上記判決に対して原被告双方から控訴がされたが，平成１６年３月１５日，東京高等裁判所においていずれの控訴も棄却する旨の判決が言い渡され，さらに上告及び上告受理申立てがされたが，同年９月２１日，上告棄却及び上告審として受理しない旨の決定がされ，原告に対し上記差止めを命ずる本案判決が確定したことが認められる。
そうすると，原告主張の使用事実１（使用商標１の使用）は，仮処分決定がされた後のものであり，また，使用事実２（使用商標２，３の使用）は，本案判決が確定した後にされたものである。
ところで，商標法上の保護は，商標の使用によって蓄積された信用に対して与えられるのが本来的な姿であるところ，商標法５０条所定の登録商標の不使用取消審判制度の趣旨は，一定期間登録商標の使用をしない場合には，そのような信用が発生しないか，又は消滅してその保護すべき対象がなくなること及び不使用に係る登録商標に対して排他的独占的な権利を与えておく理由はなく，かつ，その存在により商標使用を希望する第三者の商標選択の余地を狭めることから，そのような商標登録を取り消すことにあると解される。このような制度趣旨に照らせば，その取消しを免れるために被請求人が証明しなければならない審判請求登録前３年以内の日本国内における当該商標の使用は，その使用自体が法的保護に値する正当な行為といえるものでなければならないというべきであって，当該使用が，その使用を禁止する仮処
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分あるいは執行力ある判決に違反してされたものであるときは，そのような違法な状態のもとに信用の蓄積を認めることは許されず，かかる違法な使用は，商標法５０条にいう登録商標の使用に当たるということはできないと解するのが相当である。
したがって，原告の使用商標の使用が，仮処分決定及び本案判決によって命じられた不作為義務（使用禁止）に違反する場合には，原告主張の使用事実１及び２は，商標法５０条にいう登録商標の使用として商標法上保護されるものではないといわなければならない。
もっとも，仮処分は，判決による権利の確定とその実現を図るまでの間の暫定的な措置であるところ，例えば，仮処分を遵守して商標を使用しないまま３年が経過したとしても，未だ本案の判決により権利が確定していないとすれば，仮処分の被保全権利の存否自体が未確定の状態にあるというべきであるから，その間の不使用を理由に当然に不使用取消しとなると解することは相当でなく，このような場合には，仮処分によって使用が禁止されたために当該商標を使用できないことをもって，商標法５０条２項ただし書にいう「使用をしていないことについて正当な理由」がある場合に当たると解する余地がある。しかし，本件においては，不使用取消審判の請求時，既に本案判決が確定しており，仮処分決定の当初から，原告において差止対象表示１（本案判決に係る差止対象表示２の(1)，(2)及び(4)）を使用することが許されなかったことが確定している（すなわち，仮処分の被保全権利の存在が確定している。）のであるから，このような場合にまで，上記の「正当な理由」があるということはできないというべきである。
なお，原告は，仮処分決定及び本案判決は不正競争防止法との関係で差止対象表示１及び２を使用することを禁じているだけで，本件商標の商標法上の使用権までを対世的に否定しているものではないと主張しているが，問題は，原告が本件予告登録前３年以内に本件商標を使用した事実として主張す
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る使用事実１及び２に係る使用商標１ないし３の使用（使用商標４が付された包装用リボンは実際には使用されなかったことについては，原告も争っていない。）が仮処分決定及び本案判決によってその使用を禁止された表示の範囲に含まれるかどうかであって，仮処分決定及び本案判決が本件商標の商標法上の使用権を否定しているかどうかではない。


(2)そこで，使用商標１ないし３が仮処分決定及び本案判決によってその使用を禁止された表示の範囲に含まれるかどうかについて検討するに，仮処分決定及び本案判決を債務名義とする執行手続においては，いかなる行為が禁止されているのかということが一義的に明白である必要があるから，禁止された表示の範囲に含まれるかどうかは，当該表示の使用が禁止された表示と同一性を有するといえるかどうかによって判断すべきであり，両表示が微細な点について完全に一致するものでなくても，全体的に見て同一性を有するといえれば，その禁止された表示の範囲に含まれるものと解すべきである。仮処分決定及び本案判決によってその使用を禁止された表示は，仮処分決定については差止対象表示１，本案判決については差止対象表示２であるところ，まず，使用商標１は，差止対象表示１の３（差止対象表示２の(4)と同じ）と同様に「ピーターラビット」の片仮名文字を横書きしてなるものであり，両者の間には，その字体において角ゴシック体と明朝体という差異はあるものの，そのような字体の差異は両者の全体としての同一性を妨げるものではなく，使用商標１が，仮処分決定及び本案判決によってその使用を禁止された差止対象表示１の３（差止対象表示２の(4)と同じ）に含まれることは明らかである。
次に，使用商標２は，差止対象表示１の１（差止対象表示２の(1)と同じ）と同様に「ＰＥＴＥＲＲＡＢＢＩＴ」の欧文字を大文字で横書きしてなるものであるが，後者が「ＰＥＴＥＲ」と「ＲＡＢＢＩＴ」との間に僅かな空白があり，その字体も通常のものであるに対し，使用商標２は空白がなく，
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字体がゴシック体であるという点（その他「Ｅ」の文字が若干異なる。）で差異がある。しかし，それらの点は，いずれも微細な差異ということができ，全体として見れば両者の同一性を妨げるほどのものとはいえないから，使用商標２は，仮処分決定及び本案判決によってその使用を禁止された差止対象表示１の１（差止対象表示２の(1)と同じ）に含まれるものと認められる。また，使用商標３は，使用商標２と同じく「ＰＥＴＥＲＲＡＢＢＩＴ」の欧文字を大文字で横書きしてなるものであり，差止対象表示１の１（差止対象表示２の(1)と同じ）と，①上記の点で差異があるほか，②その字体が「Ａ」の文字に飾りがあるなど差止対象表示１の１（差止対象表示２の(1)と同じ）と異なる点が見られる。しかし，①の点は使用商標２について述べたとおりいずれも微細な差異であり，また，②の点は詳細に観察しなければ判別しにくいものであって，それらの差異を含めて全体的に見ても，使用商標３は未だ差止対象表示１の１（差止対象表示２の(1)と同じ）との同一性の域を超えているとまではいえないというべきであり，使用商標３も，仮処分決定及び本案判決によってその使用を禁止された差止対象表示１の１（差止対象表示２の(1)と同じ）に含まれるものと認められる。以上のとおり，使用商標１ないし３は，いずれも仮処分決定及び本案判決によってその使用を禁止された表示の範囲に含まれるということができる（なお，原告の使用商標は差止対象表示１及び２の商標と酷似するとの審決の説示は，両者の同一性を肯定するものとして，上記と同旨の判断を示したものと理解できる。）。
原告は，特定の表示が仮処分決定及び本案判決において使用を差し止められた表示に該当するか否かは，本案判決を行った裁判所又は執行裁判所において判断されるべき事項であって，審判を行う特許庁が判断すべき事項ではないと主張する。しかし，前記のとおり，不使用取消審判において，被請求人が使用したと主張する商標が仮処分決定及び本案判決において使用を禁止
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された表示に該当するときは，当該商標の使用は，仮処分決定及び本案判決に違反する違法なものであって，商標法５０条にいう登録商標の使用に当たるということはできないと解すべきであるから，不使用取消審判において，使用商標が仮処分決定及び本案判決によってその使用を禁止された表示の範囲に含まれるかどうかを判断することに何ら問題はない。また，原告は，「社会通念上」同一であるなどとして安易に差止めの対象となる表示の範囲を拡張することは許されないとして，使用商標は差止対象表示１及び２と同一ではない旨主張するが，使用商標１ないし３が差止対象表示１の１，３（差止対象表示２の(1)，(4)と同じ）と同一性を有し，仮処分決定及び本案判決によってその使用を禁止された表示の範囲に含まれることは前記のとおりであるから，原告の主張は採用できない。(3)原告は，使用商標が仮処分決定及び本案判決による差止めの対象となるとしても，仮処分決定及び本案判決においては，原告が本件商標に係る商標権を有することが認められており，それが使用権のない商標権であるとか，原告には本件商標の使用権がないとは判断されていないのであるから，本件商標の使用が権利濫用であるとの明確な理由もなく，審判において「使用とは言えない不正使用」であると直結させて考えることはできないと主張するが，原告の使用商標が仮処分決定及び本案判決において使用を禁止された表示に該当する以上，当該商標の使用は，仮処分決定及び本案判決に違反する違法なものであって，商標法５０条にいう登録商標の使用に当たるということはできないと解すべきことは，前記のとおりであるから，原告の上記主張は採用できない。
(4)以上からすれば，使用商標１ないし３は，仮処分決定及び本案判決で使用を禁止されているものであるから，これらの使用をもって，本件商標を使用していると認定することはできないとした審決の判断は是認することができ，原告主張の取消事由１は理由がない。
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したがって，原告主張の使用事実１及び２に関する取消事由２，３について検討するまでもなく，本件商標は，商標法５０条１項の規定によりその登録を取り消すべきものであるが，念のため，以下，取消事由２，３についても検討することとする。
２取消事由２（使用事実１の指定商品についての使用）について原告は，使用事実１における広告（甲第３号証）は，使用事実２と一体としてみれば，本件商標を指定商品との具体的関係において使用したものと判断すべきであると主張する。


甲第３号証によれば，平成１６年５月１９日付け「日本繊維新聞」に，商品と思われる写真の下に「ピーターラビットは(株)ファミリアの登録商標でRす。」，その下に小さく「登録商標ピーターラビットの入ったファミリアのオリジナル商品とフレデリック・ウオーン社やコピーライツグループの商品とは，何ら関係ありませんので，混同しないように願います。」と各記載され，更にその下の四角形の枠内に「当社の所有するピーターラビット商標」として６件の登録番号，指定商品を記載した広告が掲載されたことが認められる。上記広告の内容からすると，原告が「ピーターラビット」の登録商標を有していること，被告やコピーライツグループの商品と混同しないよう注意を喚起していることは認められるものの，「ファミリアのオリジナル商品」という以上に，原告の商品が特定されていないし，掲載の写真からも「ファミリアのオリジナル商品」が何であるかは不明であり，広告全体としてみても，本件商標が付されている具体的商品が何かは不明である。したがって，甲第３号証の広告は，本件商標の指定商品である「家具」等の具体的な商品についての広告であるとはいえないというべきであり，これをもって本件商標を使用したことにはならない。これと同旨の審決の判断に誤りはない。
原告は，上記広告は，使用事実２と一体としてみれば，本件商標を指定商品との具体的関係において使用したものと判断すべきであると主張するが，上記
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のとおり，甲第３号証の広告は，使用事実２（ファミリアポケット三田店における商品の販売）に関する予告を含んでおらず，使用事実１と使用事実２とを一体とみる余地はないのであって，原告の主張は採用することができない。したがって，原告主張の取消事由２も理由がない。
３取消事由３（使用事実２の駆け込み使用）について(1)被告が本件商標について商標登録の取消しを求める審判を請求したのが平成１６年１２月１３日であることは当事者間に争いがないところ，原告が使用事実２として主張するのは，平成１６年１０月１５日から同年１１月３日までの間における商標の使用の事実であるから，使用事実２は，商標法５０条３項における「審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間」のものである。
(2)原告は，駆け込み使用であると認められるのは，抽象的に審判請求がされるであろうと認識しているだけでは足りず，審判請求がされることの具体的な認識がなければならないところ，原告には，具体的な認識はなかったと主張する。
乙第１ないし第４号証，第１４号証によれば，仮処分決定に係る民事保全事件において，被告は，当初から本件商標を含む登録商標の商標権が実質的に被告に帰属すると主張していたこと，被告は，差止めの対象を，原告が当時実際に使用していた差止対象表示１として，その差止めを求めたものであること，本案判決に係る訴訟（以下「本案訴訟」という。）において，被告は，上記の商標権について平成１１年１０月１９日の譲渡契約に基づく移転登録手続請求をしていたこと，本案判決において，上記移転登録手続請求が棄却されたため，被告は，控訴するとともに，控訴審において，昭和６２年９月３０日付けライセンス契約の終了による原状回復義務に基づく移転登録手続請求を追加したが，控訴及び新たな請求は棄却され，本案判決は平成１６年９月２１日に確定したこと，他方，原告は，上記民事保全事件及び本案
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訴訟において，差止対象表示１及び２は本件商標を含む登録商標と同一性を有し，商標権に基づく使用であるから不正競争行為に該当しないと主張していたこと，原告は，民事保全事件で提出した準備書面において，「不使用取消を受けない程度の実害を生じない程度の使用は，将来不使用取消期間を勘案して行う」と主張していたことが認められる。
以上の事実によれば，上記民事保全事件及び本案訴訟を通じて，被告が，原告による本件商標の使用を容認しない態度をとっていたことは明確であり，仮処分決定の時点で将来商標登録の取消請求をすることは予測し得たものといえる上，本案判決の確定した時点では，移転登録により被告が本件商標の商標権者となる途がなくなったのであるから，被告がその商標登録の取消請求の方法をとることは十分予測される状態にあったものであり，原告が民事保全事件の段階から不使用取消審判の請求を意識していたことに照らすと，遅くとも本案判決の確定時点である平成１６年９月２１日には，原告において「審判の請求がされることを知った」と推認するのが相当である。したがって，使用事実２は，原告が「審判の請求がされることを知った後」のものということができる。
原告は，使用事実２の使用以前から，本件商標を使用した原告オリジナル商品を企画して，具体的な販売計画を立て，新聞広告等の準備を行っており（甲第３号証，第２７ないし第３３号証），使用事実２は，審判請求がされることを知る前からあった具体的な販売計画に基づいて行われた使用であるから，商標法５０条３項に規定する「登録商標の使用をしたことについて正当な理由」がある旨主張する。
しかし，前記のとおり，甲第３号証の広告は，使用事実２（ファミリアポケット三田店における商品の販売）に関する予告を含んでおらず，使用事実２の具体的計画があったことを裏付けるものではない。また，甲第２７号証（井上和廣の陳述書）には，原告が平成１５年６月ころ「ＰＥＴＥＲＲＡＢ
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ＢＩＴ」の商標を使用した商品を企画し，生産計画を立てるなど準備したことがあったとの記載があり，原告はこれを裏付けるものとして甲第２８ないし第３３号証（生産計画案，カタログ等）を提出しているが，甲第２７号証によれば，「このときは，最終的には店頭で販売するには至りませんでした」というのであるから，仮に平成１５年６月当時本件商標を使用した商品の販売計画があったとしても，その計画に基づく販売は実現しないまま頓挫したとみるべきであり，上記計画とその１年余後の使用事実２との関係も不明であって，上記計画の存在をもって，使用事実２が審判請求がされることを知る前からあった具体的な販売計画に基づいて行われたものであるということはできない。その他，本件全証拠を検討しても，原告が「審判の請求がされることを知った」と推認される平成１６年９月２１日以前から，使用事実２の具体的計画を有していたと認めるに足りる証拠はない。したがって，使用事実２について，商標法５０条３項に規定する「登録商標の使用をしたことについて正当な理由」があるとは認められない。
(3)以上からすれば，使用事実２は駆け込み使用と推認せざるを得ないとした審決の判断は是認することができ，原告主張の取消事由３も理由がない。
４結論
以上のとおりであるから，商標法５０条１項の規定により本件商標について商標登録を取り消した審決の認定判断に誤りはなく，審決に，これを取り消すべきその他の誤りがあるとも認められない。


主　　　　　文
１　原告らの請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告らの負担とする。
事　　　　　実
第１　当事者の求めた裁判
１　請求の趣旨
(1)　被告は，原告らに対し，１８億３４２０万円及びこれに対する平成９年１１月２０日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。(2)　訴訟費用は被告の負担とする。
(3)　仮執行宣言
２　請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第２　当事者の主張
１　請求原因
(1)　当事者
ア　たくぎん抵当証券株式会社（以下「たくぎん抵当」という。）は，昭和５９年３月１日に抵当証券に関する資金の貸付・管理・保証，抵当証券の保有・売買・売買の仲介，不動産担保貸付等を主な営業目的として設立された株式会社であるところ，平成９年１１月１８日，当裁判所に対して自己破産の申立てをし，同月１９日午後６時４５分破産宣告を受け，原告らは，その破産管財人に選任された（当庁平成９年（フ）第１７６５号破産事件）。
イ　被告は，生命保険業等を主な営業目的とする相互会社である。
(2)　債権質権設定契約
ア　被担保債権
被告は，平成９年１０月９日の時点で，たくぎん抵当に対し，次のとおり元金合計１８億３４２０万円の貸金債権（以下「本件貸金債権」という。）を有していた。
(ア)　平成６年３月３１日付け金銭消費貸借契約　残元金３億１３２０
万円
(イ)　平成７年８月３１日付け金銭消費貸借契約　残元金７億２２００
万円
(ウ)　平成８年９月３０日付け金銭消費貸借契約　残元金４億円(エ)　平成８年１２月１６日付け金銭消費貸借契約　残元金３億９９０
０万円
イ　債権質権設定契約
たくぎん抵当は，平成９年１０月９日，被告に対し，同日の時点で負担していた一切の債務及び将来負担する一切の債務の根担保として，たくぎん抵当の株式会社北海道拓殖銀行（以下「拓銀」という。）に対する１８億３４２０万円の定期預金債権（以下「本件預金債権」という。）につき，質権を設定し（以下「本件質権設定契約」といい，その質権を「本件質権」という。），本件預金債権に係る証書を交付した。
(3)　質権実行
被告は，平成９年１１月１９日，本件質権を実行して，拓銀から１８億３４２０万円の支払を受けた。
(4)　本件質権設定契約が故意否認事由に該当することたくぎん抵当が被告に対してした本件質権の設定は，次のとおりの事実に照らすと，破産法７２条１号所定の「破産者カ破産債権者ヲ害スルコトヲ知リテ為シタル行為」（以下「故意否認事由」ということがある。）に該当する。
ア　たくぎん抵当の経営の破綻状況
(ア)　債務超過
たくぎん抵当は，平成４年から平成８年までの各事業年度（たくぎん抵当の事業年度は，毎年４月１日から翌年の３月３１日までの１年間であり，その決算期末は３月３１日である。以下，事業年度を単に「年度」という。）の決算が営業利益及び経常利益ともに赤字であり，そのままでは債務超過となるため，母体行である拓銀から累計約７２２億円の債務免除を受けて形式的に債務超過の状態を回避していた。
また，たくぎん抵当は，破産宣告の際に，約２０５１億円の債務超過の状態にあった。
したがって，たくぎん抵当は平成９年１０月９日の時点では，債務超過の状態にあった。
(イ)　新規貸付事業の停止，事業規模縮小及び延滞債権の増大たくぎん抵当は，企業に資金を貸し付けるとともに，その企業からその所有する不動産に抵当権の設定を受け，この抵当権付き債権を証券化し，これを小口に分割して販売することを主な事業としていたところ，平成５年以降は，新たに企業に資金を貸し付けることがなくなり，専らそれ以前に貸し付けた資金の回収をすることになった。そして，その貸付金残高は，平成３年度の決算期末（平成４年３月３１日）においては，約５２８２億円であったが，以後漸次減少し，平成８年度の決算期末（平成９年３月３１日）においては，約３０１６億円となり，事業規模は縮小していった。
しかも，たくぎん抵当の貸付金残高に占める延滞債権の割合は，漸次増大し，平成８年度の決算期末（平成９年３月３１日）には，約５０％となり，本件質権設定契約締結直前である平成９年９月には，その延滞債権の額は，約２１３８億円となっていた。
(ウ)　プロラタ返済
たくぎん抵当は，平成４年度から，被告を含む大口債権者（株式会社Ａ銀行，株式会社Ｂ銀行，株式会社Ｃ銀行，株式会社Ｄ銀行，Ｅ組合，Ｆ信用金庫，Ｇ相互会社，Ｈ株式会社等）に対する債務の弁済を約定どおりにすることができず，その協力を得て，同債権者に対するいわゆるプロラタ返済（約定の弁済期にかかわらず，平等の一定割合で債務の弁済をする返済）を実施してきた。なお，プロラタ返済の実施をする場合には，仮に，大口債権者がたくぎん抵当から債権の約定弁済期にその債権の全額の支払を受けたとしても，その後，大口債権者がプロラタ返済率に見合うようにたくぎん抵当に対する再度の貸付をすることになる。
このプロラタ返済率は，平成４年度が約２０％，平成５年度が約１５％，平成６年度が約３０％，平成７年度が約１０％，平成８年度が約１５％，平成９年度が約１５％であり，このようなプロラタ返済を実施しなければならないこと自体が，たくぎん抵当の経営状態が悪化していたことを示すものである。
そして，Ｈ株式会社は，平成９年４月，たくぎん抵当から，たくぎん抵当に対する債権５億４１００万円の弁済を受けたが，たくぎん抵当に対する再度の貸付をしなかったことから，他の大口債権者は，プロラタ返済破りがあったとして，これ以後，たくぎん抵当に対する債務弁済圧力を強めていくことになった。
(エ)　母体行である拓銀の支援


たくぎん抵当は，前記(ア)で触れたとおり，拓銀から多額の債務免除を受け続けていた（その金額は，前記のとおり累計約７２２億円）ほか，拓銀及びその関連会社から，多額の借入をし（その金額は，平成９年３月３１日時点で，約１２４４億円），また，拓銀に，多額の抵当証券を購入してもらう（その金額は，同時点で，約５４１億円）などの拓銀の支援によって，事業を行っていたもので，母体行である拓銀の支援がなければ，資金繰りが恒常的に困難な状態にあった。
イ　母体行である拓銀の信用低下と母体行主義の崩壊
(ア)　母体行である拓銀の信用低下
拓銀は，平成８年８月，Ｉ社の財務格付で，Ｅランクとされ，これがテレビ・新聞などで報道されることにより，その信用は低下し，株価が下落し，預金の流出が増加していった。
拓銀は，平成９年４月１日，経営不振の打開策として，株式会社Ｊ銀行との合併を発表したが，同年９月１２日，合併延期（その実は，合併中止）の発表をせざるを得なくなり，その信用不安は増大していった。
拓銀の株価は，平成９年９月１８日には，一株当たり１００円を割り，さらに，同年１０月１５日には，一株当たり８０円を割るようになった。
また，拓銀の預金は，平成９年９月から破綻した同年１１月１７日までの間に，約４０００億円も流出した。
(イ)　母体行主義の崩壊
母体行主義とは，銀行系のノンバンクの不良債権は，「その母体行が引き受けるという金融界の暗黙の了解」あるいは「母体行が債務をすべてかぶるか，かぶり切れない場合は自らの債権を放棄してから他の金融機関に負担を求めること」であり，これが金融界の常識とされていた。
しかし，平成７年から銀行系ノンバンクの倒産が相次ぎ，平成７年に３２件，平成８年に１０件，平成９年に７件と多発していたところ，平成９年４月に，日債銀系ノンバンク３社が自己破産の申立てをし，これが，母体行主義の終焉を告げるものとして，金融界に大きな衝撃を与えていた。
ウ　本件質権の設定の性質
たくぎん抵当は被告に対して担保供与の義務を負っていなかったにもかかわらず，自己破産の申立てをした平成９年１１月１８日の約１か月強前の同年１０月９日に，被告に対し，支払の確実な拓銀の本件預金債権を担保に供するという本件質権の設定をしたものであり，これにより，たくぎん抵当が破産したときに，被告は債権の確実な満足を得ることができるが，他の破産債権者は本件預金債権から平等弁済を受けることができなくなったものである。
(5)　たくぎん抵当の害意
たくぎん抵当は，平成９年１０月９日の時点で，本件質権の設定が破産債権者を害することを知っていた。
(6)　否認権行使
原告らは，平成１１年９月２４日に送達された本訴状をもって，被告に対し，本件質権設定契約につき，破産法７２条１号に基づき否認する旨の意思表示をした。
(7)　よって，原告らは，被告に対し，否認権行使による原状回復請求権に基づき，被告が本件質権の実行により拓銀から支払を受けた１８億３４２０万円及びこれに対する本件質権実行の日の翌日である平成９年１１月２０日から支払済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払を求める。
２　請求原因に対する認否
(1)　請求原因(1)ないし(3)の事実は認める。(2)　同(4)の主張は争う。
本件質権設定契約が故意否認事由に該当しないことは，後記被告の主張(1)のとおりである。
(3)　同(5)の事実は否認する。
３　被告の主張
(1)　本件質権設定契約が故意否認事由に該当しないことたくぎん抵当が被告に対してした本件質権の設定は，次のとおりの事実に照らすと，破産法７２条１号所定の「破産者カ破産債権者ヲ害スルコトヲ知リテ為シタル行為」に該当しない。
ア　たくぎん抵当が実質的財産的危機状態になかったこと故意否認事由は，破産者が実質的財産的危機状態にあることを前提とする。しかし，次のとおりの事実に照らすと，たくぎん抵当は，本件質権設定契約を締結した平成９年１０月９日当時，実質的財産的危機状態にはなかった。
(ア)　Ｋ大蔵大臣は，平成９年２月１０日，衆議院予算委員会において，「大手２０行をしっかり支えるのは当然のこと」と言い，拓銀を含む大手銀行の破綻があり得ない旨を明言していた。
(イ)　拓銀は，たくぎん抵当の母体行であるところ，拓銀は，自らの信用を保持するため，たくぎん抵当に対し，継続した多額の資金援助をし，経営再建を図ろうとし，母体行主義を変更する意思がなく，自らが破綻した平成９年１１月１７日の直前まで，その姿勢を変えていなかった。
(ウ)　拓銀は，平成９年９月１２日にＪ銀行との合併延期を公表したり，株価が下落することがあったが，取付騒ぎが起きることはなかった。
ちなみに，Ｌ銀行及びＭ銀行も，平成１３年末に一株当たり１００円割れになり，平成１４年中は，８０円割れの状態が続いているが，両行に信用不安は発生していない。
(エ)　たくぎん抵当は，自己破産の申立てをした平成９年１１月１８日のわずか４日前の同月１４日まで，抵当証券の中途解約の申入れに応じていた。
(オ)　拓銀の破綻の直接の原因は，平成９年１１月１４日（金曜日），コール市場での資金調達ができなかったことによって準備預金の積立不足を引き起こし，翌週以降の目途が立たなくなったことにある。そして，このコール市場での資金調達ができなくなった原因は，Ｎ株式会社が同月３日に会社更生法に基づく更生手続開始の申立てをしたことに端を発してコール市場の信用収縮が発生したためであり，このようなコール市場の信用収縮は，偶発的なものであった。
イ　本件質権設定契約締結の目的


たくぎん抵当の被告に対する本件質権の設定は，被告がたくぎん抵当に対して本件貸金債権の弁済期を平成９年９月３０日から同年１２月２９日に延長することと引き換えにされたものであって，本件質権の設定時点では，たくぎん抵当の経営再建を図るためには，他に適切な方法がなかった。すなわち，被告が本件貸金債権の弁済を求めれば，たくぎん抵当は破綻することになるため，被告は，たくぎん抵当の事業継続，破綻回避に協力するために，本件貸金債権の弁済期の延長を認め，それに伴って，たくぎん抵当から本件質権の設定を受けたものである。したがって，被告とたくぎん抵当が，本件質権設定契約をすることを条件として，本件貸金債権の弁済期を平成９年９月３０日から同年１２月２９日に延長することを合意したことは，社会的に必要かつ正当な行為であり，相当性を有するものとして否認権の対象とはならない。
ウ　本件預金債権が破産者の責任財産に属さないこと
(ア)　拓銀は，たくぎん抵当に対して多額の貸金債権を有し，たくぎん抵当の拓銀に対する預金債権は，拓銀において相殺できるものであった。したがって，本件預金債権は，本来，破産債権者の平等弁済の原資となる性質のものではなかった。
(イ)　拓銀及びたくぎん抵当は，被告のたくぎん抵当に対する本件貸金債権の弁済期の延長のために，本件預金債権を用意し，拓銀においてその相殺権を放棄したものである。したがって，本件質権設定契約は，拓銀が本件預金債権について有していた優先弁済を受けうる地位を，拓銀から被告に移転したものに過ぎない。
(2)　被告が故意否認事由該当性につき知らなかったこと被告は，本件質権設定契約締結当時，同契約が破産債権者を害することを知らなかった。
４　被告の主張に対する認否
(1)　被告の主張(1)の主張は争う。
(2)　同(2)の事実は否認する。
理　　　　　由
１　請求原因(1)ないし(3)について
請求原因(1)ないし(3)の事実は，当事者間に争いがない。
２　請求原因(4)について
(1)　上記事実に加えて，甲第３ないし第１９号証，第２１，第２２号証，第２３号証の１ないし５，第２４ないし第４４号証，第４５号証の１ないし６，第４６，第４７号証，第４９，第５０号証，第５８ないし第６７号証，第６９ないし第７３号証，第７４号証の１ないし２８，第７５号証，第８０ないし第８５号証，第８８号証，第１１１ないし第１１５号証，第１３９号証の１，２，乙第２ないし第６号証，第８，第９号証，証人Ｏ及び同Ｐの各証言並びに弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる（以下，括弧内に主要な証拠等を示す。）。
ア　たくぎん抵当の設立及び資本等
たくぎん抵当は，昭和５９年３月１日，抵当証券に関する資金の貸付・管理・保証，抵当証券の保有・売買・売買の仲介，不動産担保貸付等を主な営業目的として設立された（当事者間に争いがない。）。たくぎん抵当は，拓銀が主導して，拓銀の関連会社として設立されたものであり，その資本は，設立当初には，拓銀及びその関連会社（以下「拓銀グループ」という。）が約５１％を保有し，破産宣告当時には，拓銀グループが約９０％を保有していた（甲第７４号証の１の５頁，同号証の３ないし５）。
たくぎん抵当の役員及び従業員のほとんどは，設立当初から破産宣告時に至るまで拓銀グループから派遣されていた。その役職員数は，設立当初は７名であり，以後漸増して平成５年３月３１日の決算期末には６３名となり，以後漸減して破産宣告時には４２名となったが，主要な役職員の人事は，実質的には拓銀が決定していた（甲第７４号証の１の８頁，９頁，同号証の７）。
たくぎん抵当は，その役職員数が以上のとおりであったことなどから，一般投資家に対する後記モーゲージ証券の販売業務は，主に拓銀（職員約５０００人，支店約２００店）の本支店に取り次いでもらって行い，たくぎん抵当の職員が行うことはほとんどなかった（甲第５０号証の９０頁，第７４号証の１の９頁，乙第８号証の１８頁）。
イ　たくぎん抵当の経営状態
(ア)　たくぎん抵当は，モーゲージ証券（抵当証券会社が金融機関から資金を借り入れ，その資金を債務者に貸し付け，その際に設定を受けた抵当権を法務局に届け出て抵当証券の発行を受け，それを小口に分割したもの）を一般投資家に販売することを主な業務としていたが，いわゆるバブル経済の進展に伴い，不動産業者，パチンコ業者，ホテル業者等に対する一般ローン（通常の貸付）業務をも取り扱うようになり，平成４年３月３１日の決算期末には，たくぎん抵当の貸付残高約５２８２億円のうち，抵当証券分が約２５３３億円，一般ローン分が約２７４９億円となるなど，一般ローンの占める比率が高くなっていった（甲第７４号証の１の６頁，１０頁，１４頁，同号証の１３）。
(イ)　たくぎん抵当は，平成４年３月３１日の決算期末には，いわゆるバブル経済の崩壊に伴う不良債権が現実化し，貸付残高約５２８２億円のうち，正常債権が約２７５０億円，不良債権が約２５３２億円となり，不良債権の占める割合が約４８％となっていた（甲第７４号証の１３）。
そして，モーゲージ証券の新規販売は，平成４年度までは相当数あったものの，平成５年度以降は，微々たるものとなり（平成４年度件数１０７１件，平成５年度以降は最大の年度でも３０件），その反面，既に販売したモーゲージ証券の買戻しに応じなければならなくなっていた（甲第７４号証の１７）。


(ウ)　たくぎん抵当は，平成４年３月３１日の決算期末以後には，以上のような状況からその経営が困難になっていたため，拓銀は，同年６月に開催された経営会議において，たくぎん抵当の経営再建を拓銀において責任をもって行うことを決定し，以後，たくぎん抵当に対して，種々の再建支援策を実施することとした。その理由は，たくぎん抵当の業況悪化が明白になり，そのままの状態で放置すると大変な事態になり，ひいては，拓銀の信用そのものが大きく毀損されることになるため，拓銀が負担を伴っても支援し，たくぎん抵当の再建を図るということにあった（乙第８号証の２５頁，４２頁，第９号証の２頁，７頁）。(エ)　たくぎん抵当の再建支援策は，①たくぎん抵当の代表取締役を更迭し，たくぎん抵当の新たな代表取締役に拓銀のＱ常務取締役を送り込み，拓銀が責任をもってたくぎん抵当の再建を図る意思があることを内外に示すこと，②拓銀が，たくぎん抵当の大口債権者に対し，「たくぎん抵当の経営改善計画」と題する文書を配付するなどして，たくぎん抵当の債務についてプロラタ返済（約定の弁済期にかかわらず，平等の一定割合で債務の弁済をする返済）とすることに応じてもらうこと，③拓銀のたくぎん抵当に対する資金繰り支援，債権放棄，金利減免，モーゲージ証券の販売取次手数料の免除などの金融支援措置を講ずることなどであった（甲第７４号証の１０，第１１４号証，乙第８号証の２６頁，２７頁，第９号証の７頁）。
(オ)　たくぎん抵当の大口債権者は，拓銀の要請により，たくぎん抵当に対する債権についてのプロラタ返済に応じ，このプロラタ返済率は，平成４年度が約２０％，平成５年度が約１５％，平成６年度が約３０％，平成７年度が約１０％，平成８年度が約１５％，平成９年度が約１５％であった（甲第７４号証の２２，原告らの平成１２年５月２２日付け準備書面（五）参照）。
(カ)　拓銀の金融支援措置には，具体的には次のようなものがあった。
①　資金繰り支援など
ａ　貸付の増加
たくぎん抵当の平成４年３月３１日の決算期末の借入金債務は，約３９７９億円であり，うち他行などの大口債権者からのものが約３３２０億円，拓銀グループからのものが約６５９億円であったが，平成５年３月３１日の決算期末の借入金債務は，約３５５０億円であり，うち他行などの大口債権者からのものが約２４５７億円と約８６３億円も減少したが，拓銀グループからのものが約１０９３億円と約４３４億円も増加した。たくぎん抵当は，これ以後，経営のスリム化を図り，資産（貸付金）及び負債（借入金）のいずれをも圧縮していくが，拓銀グループからの借入金は，破産宣告時の一時的な増加を除いても，約１０００億円を維持していた（甲第７４号証の１３）。
ｂ　モーゲージ証券の購入
たくぎん抵当の平成５年３月３１日の決算期末のモーゲージ証券販売残高は，約１３４０億円であり，平成６年３月３１日の決算期末の同販売残高は，約１３３７億円であり，この間の同販売残高の減少額はわずかであるが，これは，たくぎん抵当の一般投資家等に対する同販売残高がたくぎん抵当のモーゲージ証券の買戻しなどによって約６１１億円減少したところ，拓銀が，この間に，たくぎん抵当から，モーゲージ証券約６０８億円分を購入したことによって支えられたものであった。そして，この拓銀の上記モーゲージ証券の購入によってたくぎん抵当が得た資金は，たくぎん抵当のモーゲージ証券の買戻原資又は大口債権者に対する債務返済原資などとして使用された（甲第７４号証の１８，乙第８号証の３０頁）。
ｃ　不良債権の間接的な買取
拓銀は，平成４年度に，約９社のＲ社（債権買取回収のために拓銀が設立した会社であって，実際には，実働部隊はいない。）に資金を貸し付け，そのＲ社がその資金を原資としてたくぎん抵当から不良債権を買い取り，これにより，たくぎん抵当は，約８８７億円の不良債権を処理することができた。このＲ社によるたくぎん抵当からの不良債権の買取は，ピーク時には，残高約１０１６億円となるが，大蔵省からの指導によって，平成９年７月には，残高なしとなるように整理した（甲第７４号証の１３，乙第８号証の９０頁から９６頁，とりわけ，Ｒ社に実働部隊がいないことについては，同号証の９５頁。なお，類似の不良債権処理については，甲第５０号証の５６頁から５９頁参照）。
②　債権放棄
拓銀は，たくぎん抵当に対し，平成４年度に９０億円，平成５年度に約８９億円，平成６年度に約２４６億円，平成７年度に約１６５億円，平成８年度に約１３２億円と，累計約７２２億円の債権を放棄をした（甲第４号証，第６号証，第８号証，第１０号証，第１２号証）。
③　貸付金の金利の減免
拓銀は，たくぎん抵当に対し，貸付債権の金利の減免をした（乙第８号証の３１頁）。
④　モーゲージ証券販売取次手数料の免除
拓銀は，たくぎん抵当に対し，平成４年４月１日から，一般投資家向けのモーゲージ証券の販売取次手数料を免除した（甲第７４号証の１０）。
(キ)　たくぎん抵当は，平成４年度決算以降破産宣告に至るまでの各決算において，次のとおり経常利益が赤字の状態であったが，拓銀から，前記のとおりの債権放棄などの金融支援措置を受けることにより，平成４年度決算を除いては損失を出さず，また，債務超過になっていなかったが，拓銀の金融支援がなければ，損失を出し，また，債務超過になるべき経営状態であった（甲第３ないし第１２号証）。
（経常利益）　（当期純利益）
平成４年度決算　　△３０億円　　　△３３億円
平成５年度決算　△６３億円　            ０円平成６年度決算　△６７億円    　        ０円平成７年度決算　△２５億円　            ０円平成８年度決算    △１７億円　          ０円（いずれも概数。△はマイナスを表す。）


ウ　プロラタ返済の足並みの不一致ないしは不協力の発生
(ア)　被告との関係（平成８年度）
①　被告は，平成８年３月３１日時点で，たくぎん抵当に対し，２４億４７００万円の貸金債権を有していた。そのうちの８億８８００万円は，弁済期が平成８年６月２８日となっていた。
そこで，たくぎん抵当は，上記弁済期に先立ち，プロラタ返済計画（平成８年度結果約１５％）に基づき，被告に対し，折り返し融資（再融資）の打診をしたが，被告は，折り返し融資を認めるに足りる適切な資料の提出がないとして，たくぎん抵当から上記８億８８００万円の弁済を受けながら，たくぎん抵当に対する折り返し融資に直ちには応じなかった（甲第８３号証，乙第３号証，証人Ｏの証言）。②　たくぎん抵当は，上記プロラタ返済破り（折り返し融資に直ちに応じなかったこと）が他の大口債権者に及ぼす影響を懸念し，被告に対し，プロラタ返済計画に沿うように再びたくぎん抵当に対し金銭を貸し付けていわゆる残高復元をするよう繰り返し要求した（甲第８８号証，乙第３号証）。
その結果，被告は，プロラタ返済計画に沿う残高復元に応じることとし，たくぎん抵当に対し，平成８年９月３０日に弁済期を平成９年９月３０日として４億円を貸し付け，また，同年１２月１６日に弁済期を上記同弁済期日として３億９９００万円を貸し付けた（甲第１８，第１９号証）。
ただし，被告は，上記残高復元に応じる見返りとして，たくぎん抵当に対し，平成８年１２月１６日当時の貸付金債権合計２４億０１００万円について，弁済期をすべて平成９年９月３０日に揃えることを要求してこれを承諾させるとともに，平成８年１２月１６日貸付の３億９９００万円について，拓銀の債務保証を付けることを要求して拓銀にこれを承諾させた（甲第１９号証，第８３号証，第８８号証，乙第３号証）。
(イ)　Ｈ株式会社との関係
たくぎん抵当の大口債権者であるＨ株式会社は，平成９年４月，たくぎん抵当に対して有する債権５億４１００万円を全額回収し，その後，たくぎん抵当に対して折り返し融資をせず，プロラタ返済破りをした。これによって，他のたくぎん抵当の大口債権者のたくぎん抵当に対する債務弁済圧力が一気に高まった（甲第８０号証の６項，第８８号証）。エ　拓銀の信用低下，再建計画及びプロラタ返済確保のための預金の造成
(ア)　拓銀の信用低下
拓銀は，平成８年８月，Ｉ社の財務格付で，Ｅランクとされ，これがテレビ・新聞などで報道されることにより，その信用は低下し，株価が下落し，預金の流出が増加していった（甲第４５号証の１ないし６，第５０号証の８４頁から８６頁，２８３頁）。
拓銀は，平成９年４月１日，経営不振の打開策として，Ｊ銀行との合併を発表したが，同年９月１２日，合併延期（その実は，合併中止）の発表をせざるを得なくなり，その信用不安は増大していった（甲第５０号証の８６頁から１００頁）。
拓銀の株価は，平成９年９月１８日には，一株当たり１００円を割った（甲第３６，第３７号証）。
(イ)　拓銀の再建計画及び預金の造成
拓銀は，平成９年９月１２日，Ｊ銀行との合併延期発表と同時に，拓銀の再建計画を発表した。
その内容は，①不良債権約３５００億円につき，一括前倒し処理をすること，②そのための自己資本増強のため，約１５００億円の増資をすること，③その増資は，たくぎん抵当の大口債権者などに引き受けてもらうことなどであった（甲第４７号証，第５０号証の１０２頁，乙第８号証の４６頁，以下，上記増資計画を「増資スキーム」という。）。そして，拓銀は，同年１０月２日，たくぎん抵当のプロラタ返済に関して，(ａ)大口債権者の債権残高に応じ，たくぎん抵当名義の同額の定期預金債権を設定すること，(ｂ)たくぎん抵当は，大口債権者に対し，その定期預金債権に質権を設定すること，(ｃ)たくぎん抵当は，拓銀の増資が実行されたときに，大口債権者に対して債務を弁済すること，(ｄ)この担保の設定に伴い，既存の担保等については，担保解除を求めることを内容とする取締役会の決議をし，そのころ，同債権者に対し，同年９月付け文書でその旨の要請をした（甲第４６号証，第８０号証の１２項，以下「定期預金造成・担保提供計画」という。）。拓銀の定期預金造成・担保提供計画は，①たくぎん抵当の大口債権者の一部から拓銀において債務保証をして欲しい旨の要請があったものの，拓銀が上記債務保証に一つでも応ずれば全部債務保証をしなければならない事態に陥る可能性があり，これを受諾することはできなかったこと，②たくぎん抵当のプロラタ返済を維持するためには，拓銀の債務保証に代わる方法が必要であったこと，③拓銀の信用保持と増資スキームの実現に向けての環境整備を図ることなどを考慮して策定されたものであった（甲第７５号証の３３頁，第８０号証の１１項）。そして，拓銀の定期預金造成・担保提供計画は，現実的には，何らの資金を必要とすることなく，帳簿上の操作によって実現できるものであった。すなわち，拓銀はたくぎん抵当に対して資金を貸し付け，たくぎん抵当は拓銀にこの貸付資金と同額の定期預金をすると，拓銀はたくぎん抵当に対する貸金債権を有することになり，たくぎん抵当は拓銀に対する上記貸金債権と同額の定期預金債権を取得することができるものであり，このために上記資金を現実に準備することは全く必要がないからである（弁論の全趣旨）。
オ　本件質権設定契約
(ア)　拓銀の定期預金造成・担保提供計画は，たくぎん抵当関係分の定期預金債権を総額７３３億円とし，平成９年１０月１５日に造成し，増資スキームについての打診をして前向きの感触を得た大口債権者約２６社に対して順次担保提供する予定であった（乙第８号証の１１１頁，原告らの平成１２年２月２４日付け準備書面（三）の別紙３ないし５）。そして，実際には，後記拓銀の破綻によって，たくぎん抵当の大口債権者のうち約７社に対して合計金額約２４０億円の定期預金債権が担保提供された段階で，計画は頓挫した（同別紙３）。


(イ)　被告に関しては，拓銀の定期預金造成・担保提供計画の中で，最も早い時期に，担保提供が実現した（同別紙３）。
その理由は，被告のたくぎん抵当に対して有する債権の弁済期が平成９年９月３０日となっていた状況下で，被告が約定どおりの債務の弁済を求める意思を表明していたことに対応して，拓銀側が，上記弁済期に先立つ同月２９日に，「条件付きでもよいから，基本的方向に賛同する債権者には，１０月１日以降，預金担保を付保する」「被告の動向を他の金融債権者も注目しているので，率先して，たくぎん抵当を助けて欲しい」との要請をせざるを得なかったことにあった（乙第３号証の１７頁）。
(ウ)　たくぎん抵当は，平成９年１０月１日，５億円を拓銀から当座借越の方法で借り入れ，拓銀に対する預金債権である自己資金と合わせて１８億３４２０万円の定期預金債権（すなわち，本件預金債権）を造成した（甲第８１，第８２号証）。
そして，たくぎん抵当は，平成９年１０月９日，本件預金債権に係る「預金質権設定契約証書」（甲第２１号証）を作成し，本件預金債権に係る預金通帳とともにこれを被告に交付し，また，たくぎん抵当は拓銀に対して本件預金債権につき被告のために質権を設定することを承諾されたい旨の「預金質権設定承諾依頼書」（甲第２２号証）を作成し，拓銀がその末尾に，本件預金債権についての相殺権を放棄した上，その質権設定を異議なく承諾した旨の文言を付し，これを被告に交付し，被告は，たくぎん抵当に対し，本件預金債権に係る預金通帳を預かった旨を記載した「預り証」（甲第２３号証の１）を交付し，これにより，本件質権設定手続を終えた（甲第２１，第２２号証，第２３号証の１）。なお，この本件質権設定契約締結と同時に，被告のたくぎん抵当に対する元金１８億３４２０万円の本件貸金債権は，その弁済期が平成９年９月３０日から同年１２月２９日に変更された（甲第８３号証）。
カ　拓銀の破綻
(ア)　Ｋ大蔵大臣は，平成９年２月１０日，衆議院予算委員会において，「２０行というメジャーバンクについてはしっかりと支えていくこと，大蔵大臣として当然のこと，自助努力の中でリストラが進み，対応が進んでおることを考えればなおのこと，これを支持するのは当たり前だ，こう思っております。」という発言をしていた（乙第２号証）。(イ)　しかし，拓銀は，前記エのとおり，信用が低下し，株価が下落し，預金の流出が増加していき，平成９年９月１２日にはＪ銀行との合併延長を公表せざるを得なくなり，拓銀の株価は，同月１８日には，一株当たり１００円を割ることになった。
(ウ)　そして，拓銀は，たくぎん抵当に対し，引き続き再建支援をしていたが，その理由は，前記認定のとおり，たくぎん抵当の業況悪化が明白になり，そのままの状態で放置すると大変な事態になり，ひいては，拓銀の信用そのものが大きく毀損されることになるため，拓銀が負担を伴っても支援し，たくぎん抵当の再建を図るということにあり，拓銀幹部は，増資スキームが実現すれば，拓銀もたくぎん抵当も再建できるものと信じていた（乙第８号証の６９頁）。
(エ)　拓銀の破綻の直接の原因は，平成９年１１月１４日（金曜日），コール市場での資金調達ができなかったことによって準備預金の積立不足を引き起こし，翌週以降の目途が立たなくなったことにある。そして，このコール市場での資金調達ができなくなった原因は，Ｎ株式会社が同月３日に会社更生法に基づく更生手続開始の申立てをしたことに端を発してコール市場の信用収縮が発生したためであり，このようなコール市場の信用収縮は，偶発的なものであった（甲第５０号証の１０５頁から１０９頁，乙第８号証の４６頁から５６頁）。
(オ)　拓銀は，平成９年１１月１７日（月曜日），経営が破綻した旨の発表をした（甲第１３９号証の１，２）。
(2)　以上の事実に基づいて，たくぎん抵当が被告に対してした本件質権の設定が故意否認事由に該当するか否かについて判断する。ア　まず，本件質権設定契約締結日である平成９年１０月９日におけるたくぎん抵当の経営の状態についてみるに，確かに，たくぎん抵当の経営は，平成４年３月３１日の決算期末において既に多額の不良債権を抱え，拓銀の再建支援がなくては存続し得ない状態になっていたものといえるが，同時に，拓銀は，これ以後，たくぎん抵当の存続は拓銀の信用維持に欠かせないとの方針の下に，あらゆる手段方法を用いて，たくぎん抵当の再建支援をしていたものであり，この拓銀のたくぎん抵当に対する再建支援がある限り，たくぎん抵当は存続し得る状態であったものと認めるのが相当である。いわば，たくぎん抵当の存続の可否は，拓銀の存続と表裏一体になっていたものと認めることができる。そして，拓銀の経営の破綻は，前記(1)カのような経緯で発生したものであり，平成９年１０月９日時点では，予測することが困難であったと認めるのが相当である。イ　次に，たくぎん抵当の本件質権の設定の意図についてみるに，本件質権の設定は，拓銀がその再建を賭けた増資スキーム及び定期預金造成・担保提供計画の下に，最も早く実行されたものであり，これを受けたたくぎん抵当の本件質権の設定は，拓銀及びたくぎん抵当の再建を意図してされたものであり，たくぎん抵当において，近い将来に自らの経営が破綻することを認識・予見しながらしたものではないものと認めるのが相当である。また，たくぎん抵当の被告に対する本件質権の設定は，被告がたくぎん抵当のプロラタ返済計画に協力し，たくぎん抵当に対する債権の弁済期を平成９年９月３０日から同年１２月２９日に延長することの見返りとしてされたものであり，かつ，拓銀が被告に対する債務保証（この債務保証は，仮にされていたものとすれば，たくぎん抵当の行為ではなく，拓銀の行為であるから，故意否認事由とならないものである。）をすることに代えてされたものであると認めるのが相当である。


平成１２年（行ケ）第１５１号　審決取消請求事件（平成１３年６月５日口頭弁論終結）
判　　　　決
原　　　　　　告　　　　　　株式会社セガ
（審決書上の商号）　　　　　株式会社セガ・エンタープライゼス訴訟代理人弁護士　　　　　　近　　　藤　　　惠　　　嗣同　　　　　　　　　　　　　柳　　　　　　　誠　一　郎同　　　　弁理士　　　　　　江　　　原　　　　　　　望同　　　　　　　　　　　　　中　　　村　　　　　　　訓
被　　　　　告　　　　　    コナミ株式会社
訴訟代理人弁理士　　　　　　園　　　田　　　敏　　　雄同　　　　　　　　　　　　　坂　　　上　　　好　　　博
主　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事　　　　実
第１請求
特許庁が平成１０年審判第３５３０４号事件について平成１２年３月２１日にした審決を取り消す。
第２前提となる事実（争いのない事実）
１特許庁における手続の経緯
原告は変更前の旧商号を株式会社セガ・エンタープライゼスとしていた会社であるが、発明の名称を「ゲーム装置」とする特許第２７１９７７７号の発明（昭和６２年１０月６日出願の特願昭６２－２５２０１１号の一部を分割して平成８年４月１８日に出願した特願平８－９７０３４号の一部を更に分割して平成９年１月３０日出願、同年１１月２１日設定登録。以下「本件特許発明」という。）の特許権者である。
被告は、平成１０年７月８日、本件特許発明について無効審判の請求をし、特許庁に平成１０年審判第３５３０４号事件として係属し、原告は、同年１０月１３日、本件特許発明に係る明細書の訂正請求をし（以下「本件訂正請求」という。）、平成１１年１２月６日、本件訂正請求に対する手続補正書を提出した。特許庁は、上記審判事件について審理をした結果、平成１２年３月２１日、「特許第２７１９７７７号発明の特許を無効とする。」との審決をし、その謄本は同年４月１０日に原告に送達された。
２　本件訂正請求に係る訂正明細書（平成１１年１２月６日付け手続補正書による補正後のもの（甲第７号証の２）。以下「本件訂正明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項１の記載（以下、同記載の発明を「本件訂正発明」という。）複数の模型体が走行経路を規制されることなく移動可能に載置される模型体走行
面と、
前記模型体走行面の下方に配置され、前記模型体走行面を介して前記模型体と磁力により結合して走行経路を規制されることなく模型体の走行を誘導するように構成された走行駆動制御機構をそれぞれ搭載した駆動走行体と、前記駆動走行体が走行する駆動走行面であって、前記駆動走行体が走行経路を変更して走行可能に前記模型体走行面の下方に配置された駆動走行面と、前記模型体走行面の下方に配置された前記駆動走行体に電力を供給する給電手段
と、
前記複数の模型体によりレース展開が行われるように駆動走行体のそれぞれの走行を制御する走行制御信号を前記駆動制御機構に送信する走行制御手段と、前記駆動走行体のそれぞれの走行中の走行位置を逐次検出する位置検出手段とを
有し、
前記駆動制御機構は、車輪と、同車輪を駆動するモータと、同モータを制御するモータ制御回路と、受信した走行制御信号に基づいてモータ制御回路にモータ駆動信号を出力する駆動制御回路と、前記給電手段から電力の供給を受ける集電子とを
有し、
前記給電手段は、陽極と陰極が交互に配置されるように複数の電極が敷設された構成の給電板を有し、給電板の給電用電極は前記模型体走行面と前記駆動走行面に
挟まれた空間に向かって露出しており、
前記給電板は前記模型体走行面の裏側に配設され、これに対応して前記集電子は前記駆動走行体の上部側に前記給電用電極に移動接触可能に設けられており、前記給電板に接触移動する前記集電子を介して前記駆動制御機構に電力が供給されるよ
うに構成されており、
前記位置検出手段は、前記駆動走行体の下部側から位置を検出するように配置さ
れており、
検出された位置情報に基づき生成される走行制御信号に基づき前記駆動制御機構
が制御される
ように構成されたことを特徴とする競争ゲーム装置。
３　審決の理由


別紙の審決書の理由写し（以下「審決書」という。）のとおり、原告による平成１１年１２月６日付け手続補正書による補正が適法な補正であると認め、この補正を含む本件訂正請求の適否について、本件訂正発明の要旨を上記２のとおり認定した上で、本件訂正発明は、実願昭６０－５６０２５号（実開昭６１－１７１９９３号）のマイクロフィルム（甲第３号証。以下「刊行物１」という。）に記載された考案（以下「引用発明」という。）、米国特許第２１８８６１９号明細書（甲第４号証。以下「刊行物２」という。）に記載された発明及び特開昭６０－１５３５０９号公報（甲第５号証。以下「刊行物３」という。）に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法２９条２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから、本件訂正請求は認められない、そして、訂正前の特許明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載された発明は、刊行物１ないし３を含む審判甲第２ないし第１１号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものと認められるから、本件特許発明の特許は、同法２９条２項の規定に違反してなされたものであって、無効とすべきものであるとした。
第３　原告主張の審決の取消事由の要点
審決の理由中、原告による平成１１年１２月６日付け手続補正書による補正が適法な補正であるとの判断、本件訂正発明の認定、刊行物１ないし３に記載されている事項の認定、及び本件訂正発明と引用発明との相違点（１）ないし（７）の認定は認める。
審決は、本件訂正発明と引用発明との対比において、本件訂正発明と引用発明との相違点を看過して、引用発明を誤認し（取消事由１）、また、相違点（１）ないし（７）についての判断を誤った（取消事由２）結果、本件訂正発明の独立特許要件の判断を誤って本件訂正請求を認めず、訂正前の特許請求の範囲に基づいて本件特許発明の特許について無効と判断したものであるから、違法であって、取り消されるべきものである。
１　取消事由１（相違点の看過、引用発明の誤認）
（１）　審決は、本件訂正発明は「競争ゲーム装置」であるのに対して、引用発明は「ゲーム装置」であるという相違点（７）に関して、引用発明について、刊行物１に「自動車模型２が交通違反を犯したり、交通事故を起こすと予め定められたプログラムに従って減点され、ある基準点数以上であれば時間延長ができまたはそれ以上の点数であれば景品がでるようなゲームとして構成されている。」と記載されていることを認定している（審決書１３頁７行ないし１０行）にもかかわらず、「引用発明は、ゲーム装置と限定しているだけであり、競争ゲーム装置を排除しているものとは認められない。」として（同頁１２行ないし１４行）、引用発明は、本件訂正発明と同じ「競争ゲーム装置」を含むものであると判断している。しかし、仮に引用発明の装置を「競争ゲーム装置」と表現するとしても、その場合の「競争ゲーム装置」の意味と、本件訂正発明の「競争ゲーム装置」の意味とでは、その趣旨が全く異なっているのであり、審決は、この相違点を看過して、引用発明について、本件訂正発明と同じ「競争ゲーム装置」であると誤って認定している。
（２）　本件訂正発明の「競走ゲーム装置」とは、遊戯者は模型体及び駆動走行体を操作することなく、完全にゲーム装置によって走行が制御される駆動走行体に結合する複数の模型体が同一のスタート地点からゴール地点までを同時に競争（競走）することによって作出されるレース展開を遊戯者が観覧、予想するゲームを行うための装置、という意味である。
このことは、本件訂正明細書（甲第７号証の２）の「特許請求の範囲」欄の請求項１の「複数の模型体によりレース展開が行われる」「競争ゲーム装置」及び「発明の詳細な説明」欄の「【０００１】・・・トラック上を競争するレース等を模倣したゲームすなわち一定のフィールド上を走行体が移動する競争ゲーム装置」との記載、「【００７４】そして次のステップ６３のメダル投入検出までのデモンストレーションが行われ、メダルの投入があると、まずマイクロコンピュータ１０１はレース展開を決定する(ステップ６４)。【００７５】レース展開の決定は予め用意された多数のレース展開（コンピュータに記憶されている）のうちから１つを無作為に選択するものであり、レースはここで決定されたレース展開に従って進行し、各キャリア５０はこのレース展開に基づいて走行制御される。」「【００７７】・・・次いで各遊戯者が勝ったか否かが判断され（ステップ７１）、勝ったときは配当にしたがってメダルの払い出しがなされ（ステップ７２）、・・・」との記載があること、これに対して、本件訂正明細書のどこにも遊戯者自らが模型体あるいは駆動走行体を操作ないしは走行制御する旨の構成が開示されていないことから明らかである。
この点に関して、被告は、本件訂正発明の「競争ゲーム装置」について、着順の予想の当たり外れを競う競馬ゲーム装置のような賭けゲーム装置などの特定のゲーム装置を意味すると限定的に解する必要はない旨主張し、遊戯者自らが模型体あるいは駆動走行体を操作ないしは走行制御して競争させるゲーム装置をも含み得る旨の主張をしている。
もとより、リパーゼ事件判決（最判平成３年３月８日）も説くように、特許請求の範囲の文言が一義的に確定される場合は、明細書の発明の詳細な説明によってこれを限定的に解釈することは許されない。しかし、本件訂正発明における「競争ゲーム装置」については、審決や被告の主張する解釈が一義的かつ当然の解釈というわけではない。このような場合には、特許法３６条の要請によって明細書の発明の詳細な説明中においてその用語の意義が説明されているときに、その説明に従ってその用語を解釈することは、むしろ、法の要請するところである。したがって、本件訂正明細書の特許請求の範囲に記載の文言につき発明の詳細な説明の記載に基づいて上記のように解釈することは正当であり、被告の主張に理由がないことは明らかである。


（３）　これに対して、引用発明は、その実用新案登録請求の範囲に「テレビカメラを搭載したリモートコントロール可能な模型自動車を所望の走行路で競争させるドライブゲーム装置」と記載されているとおり、遊戯者が、テレビカメラを通じたＴＶモニタの映像を観察しながら、自らリモートコントロールによって模型自動車をドライブする、すなわち、走行を操作することを目的とするゲーム装置である。このゲーム装置は、その明細書の「従来の技術」の項に「ＴＶカメラから送られる画像をＴＶモニタにディスプレイさせ、プレイヤはそのＴＶモニタを観察しながらドライブゲームを行なうものである。このような形式のドライブゲーム装置であると、上記ＴＶモニタ上には街並みや信号或いは対向車等がリアルに映し出されるため臨場感に富んだゲームが楽しめるという利点がある。」（甲第３号証３頁６行目ないし１２行）と記載され、遊戯者が自ら操作する模型自動車以外の模型自動車を観察することは予定されていないことから明らかなように、そもそも、「競争」に当たるものを予定していないゲーム装置であるから、「競争ゲーム装置」ではありえない。また、引用発明は、複数の模型自動車が同一のスタート地点からゴール地点までを同時に競争することもあり得ない。すなわち、引用発明の実施例の走行路ブロックの短辺は略１ｍ、長辺は略２ｍ程度であり（７頁９、１０行）、自動車模型も比較的大型の模型であって（同頁７行）、甲第３号証の第１図から見ても、引用発明においては、自動車模型が抜きつ抜かれつするレース展開を行ってゴールする着順を競うという競争を行うことは全く想定されていないことが明らかである。そもそも、引用発明は、「走行路は比較的大型のものとなり、そのため一度組み立てた走行路を変更することは非常に困難」（３頁１５行ないし１７行）であることを前提に、「同じコースで数回競技してそのコース内容を会得してしまうと、それ以降は容易に運転が可能となってゲームの面白味が半減するという欠点があった」（同頁１９行ないし４頁２行）という課題を解決するための発明である。したがって、引用発明のゲームは、競馬や競輪のような着順を争う競争をできるだけリアルに再現するという本件訂正発明の課題（本件訂正明細書の段落【０００５】の「走行体を実際の競争に即して走行させゲームを面白くするため走行体が一定の軌道を有せず自由に移動するとなると、電力を常に安定して供給することが課題となる。」との記載参照）とは全く無関係なゲームである。さらに、引用発明は、本件訂正発明のように、ゲーム装置が模型自動車の走行を制御することもあり得ないし、それら複数の模型自動車の競走によって作出される全体のレース展開を遊戯者が観覧することを予想しておらず、各模型自動車「ができるだけ有利なポジションを確保しようとして駆け引きを行いつつ走行する様子が模倣でき、レースを非常に興味あるものとすることができる。」（本件訂正明細書段落【００８５】）といった課題もまた存在し得ない。この点に関し、被告は、引用発明はいわゆる競争ゲーム装置ではないとはいえないと主張し、その理由として複数の模型体が同じ走行面を走行するものであることを挙げているが、引用発明の明細書（甲第３号証）には「数台の自動車模型」なる記載があるものの（３頁４行）、その「数台の自動車模型」が同一のスタート地点からゴール地点までを同時に競争（競走）するという記載やそのことを前提とする記載は一切ない。むしろ、単独走行を前提としているとしか考えられない記載があることは上記のとおりである。そもそも、テレビカメラと全ての駆動機構を搭載するため必然的に大型となる（７頁６行、７行参照）模型自動車が、複数台で並んで抜きつ抜かれつのレースをするためのコースを設置するために必要なスペースをゲームセンターに確保するという非現実的なことが引用発明の前提であるはずがない。
また、被告は、競争ゲーム装置は、競走すること自体を遊戯者が楽しむとともに、観戦者が競走を楽しめるのも常識であると主張しているが、本件訂正発明の「競走ゲーム装置」は遊戯者自身がレース展開全体を観覧し予想することを目的とするものであるのに対して、引用発明の遊戯者はＴＶモニタに映し出される模型自動車の前方の映像を観察するのみであるから、この点でも両者に共通するところは全くない。
（４）　このように、引用発明を本件訂正発明と同じ意味において「競争ゲーム装置」と表現することはできないのにもかかわらず、この相違点を看過して、引用発明を本件訂正発明にいう「競争ゲーム装置」と同視する審決には、明らかな事実誤認がある。
２　取消事由２（相違点の判断（進歩性判断）の誤り）
（１）相違点（１）及び（７）について
審決は、本件訂正発明は複数の駆動走行体が駆動走行面を移動するのに対して引用発明にはこの構成が記載されていないという相違点（１）、及び本件訂正発明が競争ゲーム装置であるのに対して引用発明はゲーム装置であるという相違点（７）について、「相違点（１）、（７）の複数の駆動走行体を駆動走行面上に移動させ、競争（レース展開）を行わせるようにした競争ゲーム装置とすることについては、例えば刊行物２に記載される競争ゲーム装置が、本件出願前周知の技術であることから（他に特公昭５２－３８７８１号公報等参照）、該周知技術に倣って引用発明を本件訂正発明のように構成することは、当業者であれば必要に応じて適宜なし得る程度の設計事項と認められる。」（審決書１３頁１行ないし７行）としている。
しかし、審決は、着順を争う競争ゲームが公知又は周知であったといっているにすぎない。審決は、引用発明に刊行物２の技術を適用すると述べているが、引用発明と刊行物２記載の発明とは、いずれも広い意味でのゲーム装置であるという以上の共通点はない。そして、プレーヤーの運転技術の正確性を競う引用発明のゲームと、プレーヤーが制御することができない走行体が競うのをプレーヤーが観戦する本件訂正発明のゲームとが全く性格の異なるゲームであることは前記のとおりである。また、引用発明と刊行物２記載の発明は両方とも遊戯者の技術を競うという共通点はあるものの、引用発明が運転の正確性に基づく得点を競うものであるのに対し、刊行物２記載の発明は、スピードコントロールをしつつレースの着順を競う特殊なゲームである。審決は、引用発明に刊行物２記載の技術を適用するというが、引用発明のゲームを刊行物２記載のゲームのように変えた途端にそれは全く異なる発明になってしまうから、審決のいっていることは、実質的には、競争ゲームそれ自体は公知であるといっている程度のことにすぎない。
（２）相違点（２）について
審決は、本件訂正発明が駆動走行面の上方に配置された模型体走行面と、駆動走行体と磁力により結合して該模型体走行面を移動する模型体を有しているのに対して、引用発明はこれらを有しないという相違点（２）について、模型体走行面及び模型体に相当する構成を有する刊行物２に開示される技術を「引用発明に適用して、本件訂正発明のように構成することは、当業者にとって格別困難性あるものとは認められない。」（審決書１３頁１９行、２０行）としている。しかし、引用発明からは、本件訂正発明の構成によって解決される課題は導かれないから、引用発明に刊行物２記載の発明を適用して組み合わせる動機づけが存在しない。


まず、刊行物２記載の発明においては、表面に見える模型体は、本物の競馬や競輪の競争体の姿に似せて作る必要があるから、それ自体に駆動装置を設けることは困難である。また、複数の走行体が同じトラック上で競争をするために、模型体を大きくすることはできないから、模型体は小型化される。したがって、別に駆動走行体を設けてこれにより模型体を走行させる必要がある。しかし、駆動走行体が観覧者から見えてしまっては興ざめであるから、模型体の走行面の下に駆動走行体を隠し、模型体と駆動走行体を磁力によって結合する必要が生じるのである。一方、引用発明においては、走行する模型は自動車の模型であり、それ自体がかなりの大きさのものである。したがって、それ自体に駆動装置を設けることは容易であり、引用発明においては、単に駆動装置が搭載されているばかりでなく、テレビカメラや、リモコンの受信装置、駆動装置の制御装置も搭載されている。自動車の模型であるがゆえに、４つの車輪を有し、リモコンのハンドル操作で車輪が転回方向に向きを変えることは、現実感を増すことはあっても、現実感を損なうことはない。
したがって、引用発明に刊行物２記載の発明の技術を適用する動機は全くない。この点に関し、被告は、模型体による競争ゲーム装置では、多数の模型体が限られた幅の競走トラックを並走するものであることから、適当な限度で小型であることが望ましいのは当業者の常識であり、また、刊行物２記載のものが、比較的小さな模型体による競争ゲーム装置の模型体の駆動機構を構成するに好都合であることも、その全体構造から明らかなことであり、したがって引用発明を刊行物２に記載された構造にするのは当業者が容易に推考し得たと主張しているが、上記のとおり、引用発明の模型自動車が必然的に大型であることはその明細書にも記載されている。つまり、引用発明は「適度な限度で小型」たり得ないのであるから、被告の論法に従えば、そのような引用発明に、被告がいうところの「比較的小さな模型体による競争ゲーム装置の模型体の駆動機構を構成するに好都合である」刊行物２記載の発明を適用することに当業者が容易に想到し得るはずがない。
（３）相違点（３）について
走行駆動制御機構に関しては、審決の認定するとおり、周知技術から見て、引用発明がモータ制御回路、駆動制御回路を有することは当然のことである。しかし、相違点（５）について述べるとおり、引用発明の走行制御信号が遊戯者のリモコン操作（ブレーキ操作、ハンドル操作、アクセル操作）によって生成されるのに対し、本件訂正発明の走行制御信号は、駆動走行体の位置情報に基づいてレース展開が行われるように生成される点で異なる。
（４）相違点（４）について
給電手段の配置位置の相違点（４）に関しては、本件訂正発明は、走行面において繰り広げられるレース展開を遊戯者が走行面の周囲で観覧することを予定するため、走行面の周囲にいる遊戯者が手を伸ばして走行面に触れることが容易であるからこそ、走行面に電極を敷設せずに移動する走行体に外部からいかに電力を供給するかという課題が生じるのである。
これに対し、引用発明では、遊戯者はＴＶモニタを見てハンドル等を操作してゲームすることを予定しており、遊戯者が走行路の周囲にいることは予定されていないから、遊戯者が手を伸ばして走行面に触れるというおそれは存在しない。また、引用発明では、駆動装置を備えた自動車模型が走行面を走行するから、自動車模型に電力を供給する電極を走行面に設けることは当然である。したがって、ここでも、引用発明に刊行物２記載の発明の技術を適用する動機は全くない。なお、審決は、引用発明に刊行物２に記載された技術を適用することを前提に、刊行物２のテーブルの上部１３の下方から電磁石に電力を供給する給電手段が開示されていることを認定している。この認定自体は正しいが、本件訂正発明では、永久磁石が用いられているから、電磁石用に電力を供給する必要はない。本件訂正発明では、駆動制御回路に対する電力が走行面の下方に配置されている。これに対して、刊行物２記載の発明では、モータに供給され、走行体のスピードを決める電力は走行体の下方から供給されている（レール４５及び４６）。したがって、仮に、引用発明に刊行物２の給電手段を適用したところで、本件訂正発明のようにはならない。
この点に関し、被告は、二階建て構造の競馬ゲームについて、その給電手段に遊戯者が触れるおそれがあるかのような原告主張の上記問題認識自体ははなはだ不可解であると主張するが、給電手段に遊戯者が触れるおそれがあるという問題点を解決することも二階建て構造を採用した理由の１つである。
（５）　相違点（５）について
審決は、走行制御手段に関する相違点（５）について、引用発明と本件訂正発明とで「実質的に差異は認められない」（審決書１４頁１９行）と判断している。しかし、この判断は、相違点（１）及び（７）についての判断と同様、引用発明のゲームと本件訂正発明の競争ゲームの本質的な相違点を看過するものである。審決は、複数の模型自動車が所定のスタート地点からゴール地点まで走行して順位を争うようなゲーム態様も引用発明に含まれると想定しているようであるが、引用発明では、そのようなゲーム態様は想定されていない。したがって、引用発明では、本件訂正発明におけるレース展開はそもそも存在しない。さらに、仮に、引用発明におけるゲームの進行をも「レース展開」と呼ぶとしても、引用発明には、「レース展開が行われるように駆動走行体（模型自動車）のそれぞれの走行を制御する走行制御信号」は存在しない。本件訂正発明のレース展開は予め（レースのスタート前に）定められている必要はない。しかし、本件訂正発明においては、遊戯者の操作によってレース展開が決定されるのではなく、競争ゲーム装置がレース展開を決定する。ここで、レース展開は、ある瞬間、瞬間に、どの駆動走行体がどの位置にいるかを決定することによって決定することができる。このレース展開は、「実際のレースと同じようにコースに規制されることなく、実際に即したレース展開が可能で、遊戯者には到着順位の予想はつかずより興趣をそそるものとすることができる」（本件訂正明細書の段落【００１４】）ように決定される。レース展開は、時々刻々変化する駆動走行体の位置によって決定されるものである。したがって、「レース展開が行われるように駆動走行体のそれぞれの走行を制御する走行制御信号」とは、それぞれの駆動走行体が時々刻々定まる位置をとるように走行するように制御する信号にほかならない。
これに対して、引用発明の操縦信号は、例えば、遊戯者のハンドル操作によって車輪の向きを変え、アクセル操作によって速度を変えるものである。したがって、遊戯者が何もしなければ、何も起こらない。すなわち、引用発明のゲームの進行は遊戯者の操作の結果として生ずるもので、ゲーム装置の側からゲームの進行を起こす信号は発生しない。
（６）　相違点（６）について
審決は、刊行物３に位置検出手段及び位置検出手段の検出した位置情報に基づき生成される走行制御信号に基づき駆動制御機構を制御することが開示されているから、「この開示技術を、引用発明に、刊行物２記載の発明と共に採用して本件訂正発明のように構成することは、当業者であれば容易に想到し得る」（審決書１４頁２５行ないし２７行）と判断している。


しかし、刊行物３は、ゲーム装置とは何の関係もない無人車を開示しているにすぎない。この無人車は、工場等で資材や製品を運搬することを目的とするものであって、刊行物３は、単に位置制御の技術を開示しているにすぎない。位置制御においては、目標位置と検出された現在位置との差に基づく制御信号が発生し、これによって駆動装置を制御することは周知である。本件訂正発明は、既に述べたレース展開を実現するために、かかる周知技術を利用するものであるが、位置制御の技術そのものの発明ではない。上述の点と、相違点（５）について述べたことからも分かるとおり、本件訂正発明の走行制御信号は、検出された位置情報に基づくとともに、レース展開が行われるように駆動走行体を制御するものである。すなわち、本件訂正発明の競争ゲーム装置は、それぞれの駆動走行体の時々刻々の位置を決定し、その位置を指示する信号を発生する。一方、それぞれの駆動走行体の時々刻々の位置が検出され、その検出された位置と指示された位置の差によって走行制御信号が生成される。このことは、本件訂正明細書に「レース展開による予想位置と実際のキャリアの位置との差を算出し（ステップ９５）、同計算結果に基づいて各キャリアの走行が制御され（ステップ９６）、ステップ９４に戻る。」（段落【００８３】）と記載されているとおりである。
（７）　進歩性の判断の全体について
審決は、本件訂正発明と引用発明の相違点を細分化し、それぞれについて公知技術が存在することを認定している。しかし、本件訂正発明は、「走行体を実際の競争に則して走行させゲームを面白くするため走行体が一定の軌道を有せず自由に移動するとなると、電力を常に安定して供給すること」という課題を解決し、「実際のレースと同じようにコースに規制されることなく、実際に即したレース展開が可能」という効果を奏するものである。審決は、個々の要素が公知であることにのみとらわれ、特定の課題の解決、特定の効果の実現のために個々の要素を組み合わせることの困難性については何の判断もしていない。審決が本件訂正発明の進歩性の判断を誤っていることは明らかである。
第４　被告の反論の要点
１　取消事由１（相違点の看過、引用発明の誤認）に対して（１）　原告は、本件訂正発明の「競争ゲーム装置」は、競馬ゲーム装置のように、着順の予想の当たり外れを競うゲーム装置（いわば、賭けゲーム装置）を意味するものである旨主張しているが、そのように解すべき理由は、本件訂正明細書の特許請求の範囲にも、発明の詳細な説明における課題、解決手段及びその作用などの発明の開示箇所にも特にない。
すなわち、本件訂正明細書の特許請求の範囲には、「複数の模型体によりレース展開が行われるように・・・・駆動走行体のそれぞれの走行を制御する」と記載され、また「競争ゲーム装置」と記載されているが、これはあくまで個々の駆動走行体を走行させることで、「複数の模型体によりレース展開」が行われる競争ゲーム装置であることをいうにすぎず、着順の予想の当たり外れを競う競馬ゲーム装置のような賭けゲーム装置などの特定のゲーム装置を意味すると限定的に解する必要はない。また、本件訂正明細書の特許請求の範囲には、駆動走行体の走行位置を逐次検出して、この位置情報に基づいて生成される走行制御信号で、走行制御手段によりその走行を制御することは規定されているが、これは、位置情報に基づく制御信号で駆動走行体の走行を制御することをいうにすぎず、この走行制御信号が位置情報に基づいて生成されるときの基準プログラムが競馬ゲームのような賭けゲーム実現のためのプログラムであることを明確にした記載は、本件訂正明細書の特許請求の範囲の記載にはないのであるから、結局、このことも上記「競争ゲーム装置」は賭けゲーム装置を意味すると限定的に解さねばならない根拠にはならない。このように、本件訂正明細書の特許請求の範囲の記載における「競争ゲーム装置」について、原告主張のように、賭けゲームを実行する競争ゲーム装置であるというべき理由はなく、原告の上記主張は、本件訂正発明の要旨外の事項に基づく主張であって、理由がない。
なお、本件訂正発明の親出願である特許発明は、賭けゲーム装置であり、その明細書の特許請求の範囲には、「遊戯者が入賞模型体を予想して投票を行い、投票終了後複数の模型体が順番を競って競走するレースを実行し、レース結果及び投票に応じて遊戯者に配当を行うゲーム装置であって、」と明確に記載されている。このように賭けゲーム装置であることを明確に記載した特許請求の範囲の記載における「ゲーム装置」と、賭けゲーム装置であることを明確に記載していない本件訂正明細書の特許請求の範囲の記載における「競争ゲーム装置」とが、原告が主張するように、同じ賭けゲーム装置を意味するというのであれば、それは特許請求の範囲の記載を離れた根拠のない独自の見解にすぎず、原告の上記主張はこの意味においても不合理であって、理由がない。
（２）　他方、引用発明は、複数の模型体が無軌道走行して、そのゴールタイムを競い、合わせて、所定のルールに従って走行を競うものである。そして、これが走行途中での得点を競うものであることは確かであるが、複数の模型体が同じ走行面を走行するものであることから、その着順あるいはタイムなどの競走の結果をも競えるものであることは自明のことである。また、複数の模型走行体の競走の勝敗を競うゲーム装置は従来周知であるから（甲第４号証の刊行物２及び乙第１号証の特公昭５２－３８７８１号公報はその一例である。）、引用発明のゲーム装置が競走の勝敗を競うゲーム装置、いわゆる競争ゲーム装置ともなり得ることは、当業者の常識に照らして自明のことである。
したがって、引用発明のゲーム装置は、いわゆる競争ゲーム装置ではないとはいえない。
さらにいえば、競争ゲーム装置は、競走すること自体を遊戯者が楽しむとともに、観戦者が競走を楽しめるのも常識である（例えば、競馬の観戦者は、特定の馬の着順の予想の当たり外れだけでなく、馬の競走それ自体を楽しめるのは間違いないが、乗手が競争を楽しんでいることもまた明らかなことである。）。このことからすれば、引用発明が、複数の走行体の競走を観戦して楽しめるものであることは否定し得ない。まして、「競走を観戦して楽しむゲーム装置」それ自体が新規であるわけではなく、また、これが本件訂正発明の特別の工夫点であるわけでもないから、仮に、本件訂正発明の「競争ゲーム装置」の意味が、主に遊戯者が観戦して楽しむ競馬ゲームのような競争ゲーム装置で、この点において引用発明と相違するとしても、遊戯者が観戦して楽しむ競馬ゲーム装置は従来周知であること（例えば、乙第１号証）を持ち出すまでもなく、本件訂正発明は引用発明から当業者が容易に想到し得たものである。
２　取消事由２（相違点の判断（進歩性判断）の誤り）に対して
（１）　相違点（１）及び（７）について


原告の相違点（１）及び（７）についての主張は、本件訂正発明の競争ゲーム装置は、プレーヤーが制御することができない駆動走行体が競うのをプレーヤーが観戦するゲームであるという認識を前提として、引用発明に刊行物２記載の発明を適用しても、本件訂正発明の競争ゲーム装置とはならない旨主張するものであるところ、その前提自体が失当であることは、上記のとおりである。また、上段の走行面（フリートラック）上を複数の模型体を走行させ、この複数の模型体を、下段の走行面を走行する駆動走行体で磁力を介して誘導して競馬ゲームのように競走させることは、刊行物２に記載されていることである。したがって、引用発明の模型体による競争ゲーム装置の模型体駆動機構及びゲーム装置の機構構造を、刊行物２に記載されたものに変更することにより、二階建て構造の無軌道走行による競争ゲーム装置が構成され、それが競馬ゲームのように競走するゲーム装置が構成されることは、刊行物２に記載されたものがまさにそのようなものであるから、当業者が当然に容易に予想し得たことである。したがって、引用発明と刊行物２記載の技術を組み合わせて進歩性を否定した審決に誤りはない。なお、相違点（７）の「競争ゲーム装置」が、例えばコインを賭ける競馬ゲームのような賭けゲーム装置を意味すると仮定しても、競馬ゲームのように競走するゲーム装置によって着順予想の当たり外れを競う競走ゲームを行うことは、出願前に周知の事項であり（例えば、乙第１号証）、他方、本件訂正発明の競争ゲーム装置は、賭けゲーム装置であるための特別な事項を構成要件とするものではなく、単に「賭けゲーム装置」であるというにすぎないから、引用発明の模型駆動走行機構を刊行物２に記載されたものに変更し、これを上記のような賭けゲームを行う競争ゲーム装置にすることは、刊行物２に記載されたもの及び上記周知事項に基づいて当業者が容易に想到し得たことである。したがって、相違点（７）についての審決の判断に特段の誤りはない。
（２）相違点（２）について
引用発明は、模型体と駆動走行体とを一体にした走行体であるが、これに対し、刊行物２記載の発明は、模型体と駆動走行体とを分離して別体とし、駆動装置を備えた駆動走行体を下段の走行面を走行させるものであるから、模型体を走行駆動部の大きさとは無関係に小型化することができる。他方、模型体による競争ゲーム装置において遊戯者の目にさらす必要があるものは模型体のみであり、多数の模型体が限られた幅の競走トラックを並走するものであることから、適当な限度で小型であることが望ましいのは、この種の競争ゲーム装置が限られた屋内の一室に設置されるのが一般的であることから、当業者の常識であり、また、刊行物２記載のものが、比較的小さな模型体による競争ゲーム装置の模型体の駆動機構を構成するに好都合であることも、その全体構造から明らかなことである。したがって、引用発明の多数の模型体による競走走行機構を、刊行物２に記載された、いわば二階建て構造の競争ゲーム装置にして、比較的幅の狭い競走トラック上を複数（実際には多数）の模型体を併走させるのに適した競争ゲーム装置とすることは、刊行物２記載の競争ゲーム装置の機構、構造から、当業者が容易に推考し想到し得たことである。
（３）相違点（３）について
原告の主張は、本件訂正発明の走行制御信号は、駆動走行体の位置情報に基づいてレース展開が行われるように生成されるものであり、この点は引用発明が備えていない事項であるということである。
しかし、本件訂正発明について、「駆動走行体の位置情報に基づいてレース展開が行われるように走行制御信号は生成される」との主張は、基準となる制御プログラムが予め定められていることが前提事項であるが、本件訂正発明はこの前提事項をその構成要件とするものではない。
仮に、この相違点（３）は、上記のとおり原告が認識するように解さざるを得ないとすれば、このことは、相違点（５）、（６）と重複する事項である。そして、相違点（５）、（６）についての審決の判断に誤りはないことは後記のとおりである。
（４）相違点（４）について
原告主張のうち、「本件訂正発明の模型体誘導磁石は永久磁石であり、これに給電するものではなく、模型体走行面の下方に配置した給電手段は駆動走行体の駆動手段への給電手段である」という主張は、本件訂正明細書の特許請求の範囲に記載されていないのであるから、本件訂正発明の要旨外のことである。なぜなら、本件訂正明細書の特許請求の範囲には、上記給電手段から磁石に給電する旨の記載はないが、逆に、走行駆動モータにのみ給電手段から給電する旨の記載もないのであるから、上記磁石に給電するものは含まないとはいえないからである。また、刊行物２に記載された二階建て構造の競争ゲーム装置に限らず、ゲーム装置では、内部構造が機枠側壁によって覆われているなど、その内部構造が露見しないようにしているのが一般的であるから、ゲーム装置の内部に配置された給電手段に遊戯者が直接触れるおそれがあるとは常識的には考えられない。したがって、その給電手段に遊戯者が触れるおそれがあるかのような、原告主張の問題認識自体は、はなはだ不可解である。しかし、仮に側壁などによる防護がないと仮定すれば、その場合は、遊戯者が給電手段に直接触れることがないように配慮することは設計上当然のことである。給電手段を上段の走行面の下方に配置することにより、その危険を低減し得ることは、例えば刊行物２の二階建ての構造から当業者が容易に推測し得たことである。
さらに、次のようにいうこともできる。すなわち、引用発明は走行面に給電手段を配置するのに特段の支障はないから、走行面に給電手段を配置しているが、この給電手段を適用する対象装置において、その走行面にこれを配置するのに特段の支障があるとき（例えば、走行レールがある場合がこれに当たる）は、給電手段を走行面に配置することはできないのであるから、これに換えて、給電手段を天井に配置すればよいことは、設計上当業者が容易に想到し得たことであり（走行体の集電子が、常に一定の位置関係を保ち得る面は、走行面か天井面しかないことは構造上自明である。）、その一例が刊行物２に記載されているといえる。したがって、相違点（４）は当業者が設計上容易に採用し得たことである。
（５）相違点（５）について


原告の主張は、レース展開は予め決められているものではなく、駆動走行体が走行するときの「時々刻々変化する駆動走行体の位置によって決定され」るものであり、走行制御信号は、「それぞれの駆動走行体が時々刻々定まる位置をとるように走行するように制御する信号」として、位置検知情報に基づいて生成されるものであるということのようである。このことから、本件訂正発明の走行制御は、競走の結果としての「レース展開」がなされるように、「それぞれの駆動走行体が時々刻々定まる位置をとるように走行するように制御する」ものである、と推測されないでもない。しかし、「時々刻々走行体の位置を変化させる」は、文字どおりにいえば、走行体を走行させることに他ならないから、結局、これはただ走行体を走行させるように走行制御信号で制御してレースを行わせることをいうにすぎないことになる。そうであるとすれば、位置を検出しながら走行体を単に走行させるだけでは、期待するある「レース展開」が行われることは到底あり得ない。他方、原告の主張は、「本件訂正発明の走行制御は、遊戯者の技量、意思とは無関係なところで走行制御されるものであり、また本件訂正発明のレース展開はこのように、遊戯者とは無関係に実行されるレース展開を意味する」ということと推測されないではない。しかし、この相違点をそのように限定的にとらえなければならない理由はない。また、仮にそのように限定的にとらえるとしても、その点は、競馬ゲーム装置などの賭けゲーム装置（例えば、乙第１号証）におけるゲーム展開、模型体の走行制御それ自体に相当するものであり、特に本件訂正発明特有の新規な技術的事項ではなく、この点に格別の発明が存在するというものではない。まして、相違点（５）は、ゲーム展開の具体的な仕方に関わる事項ではないから、競走ゲームの展開への遊戯者の何等かの参加を許すかどうかは、相違点（５）の範囲外のことであり、また、本件訂正発明の要旨外のことである。
（６）　相違点（６）について
本件訂正発明は、走行体の走行制御技術については、要するに、位置検知手段を有すること、位置検知手段からの位置信号に基づいて、レース展開が行われるように生成された走行制御信号によって走行体の走行を制御することを構成要件とするにすぎず、予め定めたプログラムに従って、予め定めた位置を順次追跡させるようにフィードバック制御することをその要旨とするものではない。このことは、本件訂正発明のレース展開は予め定められている必要はないものであるとの原告の主張とも符合する。他方、上記のように、予め定めた走行経路上の位置を順次追跡するようにフィードバック制御することは、本件訂正発明の要旨外のことであり、また、定められた基準を基にしたフィードバック制御とは異なる制御技術は、本件訂正明細書には記載されていないのであるから、原告の主張は明細書に記載された制御技術以外のことであるということにもなる。
また、原告は、刊行物３記載の発明は、運搬車両の走行制御技術であるから、これを競争ゲーム装置に適用することは容易ではないとも主張するが、この種の無軌道走行体の走行制御技術それ自体はその用途が限定されるものではなく、あらゆる技術分野における無軌道走行体の走行技術に共通する一般的な制御技術であるから、この周知の走行制御技術を競争ゲーム装置の無軌道走行体の走行制御に適用すること自体は当業者が適宜し得たことである。
なお、本件訂正発明の競争ゲーム装置は、競馬ゲームのような賭けゲーム装置を意味するものと限定して解釈しなければならないものではないが、仮に、そのように解釈するとしても、完全に自動制御されるゲーム装置で競馬ゲームのゲーム展開を実行させることは、例えば、乙第１号証のものなどの従来周知の競馬ゲーム装置が備えている事項である。
（７）　進歩性判断の全体について
本件訂正発明の構成要件は、上記の公知技術を単に並列的に用いるというにすぎない。そして、このことは、本件訂正発明の構成要件による作用効果が、上記公知技術それ自体の作用効果、あるいはそれから当然に予想される範囲を越えるものではないところからもいえることである。
以上のとおりであるから、本件訂正発明の進歩性全体についても、審決の判断に誤りはない。
理　　　　由
１　取消事由１（相違点の看過、引用発明の誤認）について（１）　本件訂正発明の「競争ゲーム装置」の意義についてア　原告は、本件訂正発明の「競走ゲーム装置」は、遊戯者は模型体及び駆動走行体を操作することなく、完全にゲーム装置によって走行が制御される駆動走行体に結合する複数の模型体が同一のスタート地点からゴール地点までを同時に競争（競走）することによって作出されるレース展開を遊戯者が観覧、予想するゲームを行うための装置という意味である旨主張している。そこで、本件訂正発明の「競争ゲーム装置」の意義について検討する。イ（ア）　甲第４号証、乙第１号証及び弁論の全趣旨によれば、本件の出願当時のゲーム装置の技術分野において、複数の馬、自動車等を模した造型体のそれぞれの移動を制御して平面上を走行させることによって、それらのスピード、順位等を競い争い、勝負、優劣を決するレース展開を模倣して、遊戯者を遊興させるという種類のゲーム装置が周知となっており、該装置による走行体の制御の方法として、遊戯者が走行体を制御する装置の構成部分を操作することができるもの（以下「参戦型」という。）と、遊戯者は該構成部分を操作することはできず、専らレースを観戦し、その勝敗を予想等するもの（以下「観戦型」という。）とが存在しており、このいずれの構成のゲーム装置も周知であり、両構成のゲーム装置が存在することは、当業者の技術常識に属していたことが認められる。また、広辞苑第５版（当裁判所に顕著）によれば、「競争」の用語は、「勝負・優劣を互いにきそい争うこと」という意味であることが認められ、本件全証拠によっても、ゲーム装置の技術分野において、「競争」の用語の意味についてこれと異なる特別の意義を有するものと解すべき根拠を認めることはできないから、上記の両構成のゲーム装置（参戦型及び観戦型）を総じて、「競争ゲーム装置」と称呼することができるものと認められる。
（イ）　本件訂正発明を構成する「競争ゲーム装置」の意義についてみると、前記第２（前提となる事実）の２のとおり、本件訂正明細書の「特許請求の範囲」欄には、請求項１として、「複数の模型体が走行経路を規制されることなく移動可能」、「前記複数の模型体によりレース展開が行われるように駆動走行体のそれぞれの走行を制御する」、「競争ゲーム装置」と記載されていることが認められる。
この特許請求の範囲の記載によると、本件訂正発明における「競争ゲーム装置」の意義として、上記の通常の意味とは異なり、原告が主張するように、遊戯者が操作することを排除し、完全にゲーム装置のみによって走行が制御されることをその構成としているもの（観戦型）に限定して解釈すべき根拠は認められない。さらに、甲第７号証の２によると、本件訂正明細書の「発明の詳細な説明」欄には、【発明の属する技術分野】として、「本発明は、例えば競馬、競輪、自動車レース等のトラック上を競争するレース等を模倣したゲームすなわち一定のフィールド上を走行体が移動する競争ゲーム装置に関する。」（段落【０００１】）と記載
され、


【従来の技術】として、「従来、競馬、自動車レース等を模倣した競争ゲーム装置は種々あり、走行体がモータ等の駆動手段を有して自らを走行させるようにした例もある。かかる走行体において、自ら電源を搭載する場合としない場合があるが、搭載する場合は走行体が大型で重くなり、蓄電力の消耗および交換等を考慮しなければならず使い勝手が良くない。そこで、外部からの電力の供給を受けて走行するようにすることで、小型軽量の走行体として、電力の消耗や交換などの心配はいらない。しかし移動する走行体に外部からいかに電力を供給するかが問題である。従来の競争ゲーム装置は、予め決められた一定の軌道を各走行体が走行するものであったので、軌道に沿って電力線を配線しておく等の方法も考えられるが、走行体を実際の競争に即して走行させゲームを面白くするため走行体が一定の軌道を有せず自由に移動するとなると、電力を常に安定して供給することが課題となる。そこで走行面に電極を敷設して走行体から集電子を延出させて電極に接触させる例もあるが、電極が外部に露出していて遊戯者が触れるおそれがある。本発明は、かかる点に鑑みなされたもので、その目的とする処は、走行経路を規制されずに移動する走行体に常時電力を供給する給電用電極が外部に露出せず遊戯者が触れるおそれのない競争ゲーム装置を供する点にある。」（段落【０００２】ないし【０００６】）と記載され、
【課題を解決するための手段および効果】として、上記の目的を達成するために、本発明は、上記の請求項１の記載のように構成された競争ゲーム装置としたこと（段落【０００７】）が記載され、「模型体走行面上の模型体をその下方の駆動走行面上を走行する駆動走行体が磁力により結合して走行経路を規制されることなく誘導する構成で、遊戯者は模型体走行面とその上を走行する模型体を見ることになり、実際のレース展開に近い状況が構成できる。そして、模型体走行面の下方に配置された給電手段は給電用電極を前記模型体走行面と前記駆動走行面に挟まれた空間に向かって露出しているので、外部に余計な電極等が露出しておらず遊戯者の目に入ることはなく、かつ遊戯者が電極に触れるおそれは全くない。このように内部に設けられた給電用電極が敷設された給電板に集電子が接触移動するので、走行経路を規制されることなく移動する駆動走行体に常時電力を供給することができる。また駆動走行体の下部側では位置検出手段により駆動走行体の位置が検出される。」（段落【０００８】）と記載されていることが認められる。上記の本件訂正明細書の「発明の詳細な説明」における本件訂正発明の内容についての記載事項（従前の技術において解決すべき課題、解決するために本件訂正発明が採用した手段、構成、本件訂正発明の作用、効果）をみても、本件訂正発明の「競走ゲーム装置」について、模型体及び駆動走行体の走行を制御する方法として、遊戯者が操作するものであるか否かについて触れた記載は全くなく、原告が主張するように、遊戯者が操作することを排除し、完全にゲーム装置のみによって走行が制御されることをその構成としており（観戦型）、遊戯者が操作する構成のもの（参戦型）は含まないものであると限定して解すべき根拠は認めることはできない。
なお、給電用電極が模造体（模型体）の走行面に露出している場合、参戦型のゲーム装置においても、遊戯者の走行体（模型体）の操作方法、操作位置等によって、遊戯者が電極に触れるおそれが生じることは、観戦型のゲーム装置において、遊戯者の観戦方法、観戦位置等によって、遊戯者が電極に触れるおそれが生じることと異なることはなく、本件訂正発明が解決すべきとした上記本件訂正明細書記載の課題は、上記の通常の意味の競争ゲーム装置（参戦型及び観戦型）に共通して認められるものである。
ウ　原告は、上記主張の根拠として、本件訂正明細書中に、「【００７４】そして次のステップ６３のメダル投入検出までのデモンストレーションが行われ、メダルの投入があると、まずマイクロコンピュータ１０１はレース展開を決定する(ステップ６４)。【００７５】レース展開の決定は予め用意された多数のレース展開（コンピュータに記憶されている）のうちから１つを無作為に選択するものであり、レースはここで決定されたレース展開に従って進行し、各キャリア５０はこのレース展開に基づいて走行制御される。」「【００７７】・・・次いで各遊戯者が勝ったか否かが判断され（ステップ７１）、勝ったときは配当にしたがってメダルの払い出しがなされ（ステップ７２）、・・・」と記載されていることを挙げている。確かに、甲第７号証の２によれば、原告指摘の各記載があること、及び「実際のレースと同じようにコースに規制されることなく、実際に即したレース展開が可能で、遊戯者には到着順位の予想はつかずより興趣をそそるものとすることができる」（段落【００１４】）と記載されていることが認められる。しかしながら、同号証によれば、これらの記載は、いずれも、【発明の実施の形態】として、「以下本願発明の一実施の形態について図１ないし図２４に基づき説明する。」（段落【００１０】）とした上で記載されたものであることが認められ、本件訂正発明の実施例の１つについて説明したものにすぎないことが明らかであるから、本件訂正発明の要旨を構成する「競争ゲーム装置」についての上記イの解釈を左右するものではなく、他に、本件訂正明細書には、原告の主張を首肯するに足りる記載は認められず、原告の上記主張は採用することができない。
（２）　引用発明の誤認の主張について
ア　以上のとおり、本件訂正発明の競争ゲーム装置の意義についての原告の主張は採用することができないから、この主張を前提として審決が引用発明について誤認したという原告の主張も、失当である。
イ　また、原告は、引用発明は、そもそも「競争」に当たるものを予想していないゲーム装置であり、また、複数の模型自動車が同一のスタート地点からゴール地点までを同時に競争することもあり得ず、模型自動車が抜きつ抜かれつするレース展開を行ってゴールする着順を競うという競争を行うことは全く想定されていない旨主張し、審決が相違点（１）及び（７）についての判断中で「引用発明は、ゲーム装置と限定しているだけであり、競争ゲーム装置を排除しているものとは認められない。」（審決書１３頁１２行ないし１４行）とした点につき、誤認であると主張している。


甲第３号証によれば、刊行物１（実願昭６０－５６０２５号（実開昭６１－１７１９９３号）のマイクロフィルム）には、明細書の「実用新案登録請求の範囲」欄に、「テレビカメラを搭載したリモートコントロール可能な模型自動車を所望の走行路で競争させるドライブゲーム装置」（明細書１頁５行ないし７行）と記載されていること、また、「考案の詳細な説明」欄には、〔産業上の利用分野〕として、「本考案はドライブゲーム装置、特にリモートコントロール可能な自動車模型を所望の走行路上で競争させるドライブゲーム装置の改良に関する。」（同２頁１７行ないし１９行）と記載され、〔従来の技術〕として、「市街地等を模したフロア上でＴＶカメラを搭載した数台の自動車模型をそれぞれリモートコントロールして走行させる」（同３頁３行ないし５行）と記載され、〔実施例〕として、「プレイヤは・・・他人の操縦する自動車模型等の映像を観察しながら自己の自動車模型を操縦する」（同７頁１４行ないし１８行）と記載されていることが認められる。これらの記載によれば、審決が本件訂正発明と引用発明との相違点（１）及び（７）として認定するように、刊行物１には、引用発明が複数の模型自動車が走行路を移動して、それらのスピード、順位等を競い争い、勝負、優劣を決するレース展開を模したゲーム装置であることについて明示する記載はないが、複数の模型自動車が走行路を走行すること、及び模型自動車を走行路で競争させることを開示しているのであるから、少なくとも、審決が認定するように、引用発明のゲーム装置が、複数の模型自動車により上記のレース展開が行われる競争ゲーム装置を排除するものであると認めることはできないことは明らかである。なお、刊行物１（甲第３号証）には、原告が主張するとおり、走行路ブロックの大きさに関する記載があり（７頁９行、１０行）、また、模型自動車が「比較的大型の模型」であるとの記載がある（７頁７行）こと、及び「自動車模型２が交通違反を犯したり、交通事故を起こすと予め定められたプログラムに従って減点され、ある基準点数以上であれば時間延長ができまたはそれ以上の点数であれば景品がでるようなゲームとして構成されている。」との記載がある（８頁２行ないし７行）ことが認められる。
しかしながら、他方、甲第３号証によれば、刊行物１には、走行路ブロックと自動車模型との幅の比率に関する記載はないことが認められるから、複数の模型自動車が同一の走行路ブロックを併走し得ない構成であると認めることはできず、原告が主張するように、引用発明では模型自動車が抜きつ抜かれつするレース展開を行ってゴールする着順を競うという競争を行うことは全く想定されていないと解することはできない。また、同号証によれば、原告主張の上記刊行物１記載のゲームの構成（点数により時間延長されたり景品が出される構成）は、〔実施例〕欄に、「本考案の詳細を具体的に説明する。」（５頁１９行、２０行）とした上で記載されているものであり、同欄に続く〔考案の効果〕欄には、「なお、上記説明では・・・述べてきたが、本考案に係る装置は、・・・更にまた各構成要素は本考案の目的の範囲内で自由に設計変更できるものであって、本考案はそれらの総てを包摂するものである。」（１３頁５行ないし１２行）と明記されていることが認められる。したがって、刊行物１記載の上記各事項をもって、引用発明が複数の模型自動車による競い合いをする競争ゲーム装置を排除するものであると認めることはできない。
（３）　以上のとおり、原告の取消事由１（相違点の看過、引用発明の誤認）の主張は、採用することができない。
２　取消事由２（相違点の判断（進歩性判断）の誤り）について
（１）　相違点（１）及び（７）について
原告は、審決が、相違点（１）の「本件訂正発明は複数の駆動走行体が駆動走行面を移動するのに対して、引用発明は、この構成が記載されていない点」、相違点（７）の「本件訂正発明は、競争ゲーム装置であるのに対して、引用発明は、ゲーム装置である点」について、「相違点（１）、（７）の複数の駆動走行体を駆動走行面上に移動させ、競争（レース展開）を行わせるようにした競争ゲーム装置とすることについては、例えば刊行物２に記載される競争ゲーム装置が、本件出願前周知の技術であることから（他に特公昭５２－３８７８１号公報等参照）、該周知技術に倣って引用発明を本件訂正発明のように構成することは、当業者であれば必要に応じて適宜なし得る程度の設計事項と認められる。」（審決書１３頁１行ないし７行）と判断したことについて、引用発明と刊行物２（米国特許第２１８８６１９号明細書、甲第４号証）記載の発明とは、いずれも広い意味でのゲーム装置であるという以上の共通点はなく、審決の判断は誤りであると主張する。しかしながら、引用発明と刊行物２記載の発明とがいずれも広い意味でのゲーム装置である点で共通することについては原告が自認するところであり、両発明は、技術分野を同じくするものであるということができる。そして、当業者が同一の技術分野における周知技術、公知技術を適用することは通常行われることであり、格別困難なものということはできない。
原告は、引用発明が運転の正確性に基づく得点を競うものであるのに対し、刊行物２記載の発明は、スピードコントロールをしつつレースの着順を競う特殊なゲームであると主張する。しかし、引用発明が複数の模型自動車によるレース展開を行う競争ゲーム装置を排除するものでないことは、前判示１のとおりであるから、引用発明に対して、刊行物２に明示されている周知の競争ゲーム装置の構成を適用して本件訂正発明の構成とすることを阻害すべき事由は認められない。なお、原告は、引用発明のゲーム装置と本件訂正発明のゲームとが全く性格の異なるゲームである旨主張しているが、本件訂正発明を構成する「競争ゲーム装置」について、原告主張のように観戦型のゲームに限定して解釈することができないことは、前判示１のとおりである。
以上のとおり、原告の上記主張は採用することができない。
（２）　相違点（２）について
原告は、審決が、相違点（２）の「本件訂正発明は、駆動走行体の上方に配置された模型体走行面を有し、該模型体走行面を駆動走行体と磁力により結合して走行経路を規制されることなく移動可能に構成された模型体を有しているのに対して、引用発明は、この構成が記載されていない点」について、模型体走行面及び模型体に相当する構成を有する刊行物２に開示される技術を「引用発明に適用して、本件訂正発明のように構成することは、当業者にとって格別困難性あるものとは認められない。」（審決書１３頁１９行ないし２０行）とした点につき、引用発明に刊行物２記載の技術を適用する動機は全くないとして、審決の判断は誤りであると主張する。


引用発明と刊行物２記載の発明とがゲーム装置という点で共通しており、引用発明に刊行物２記載の発明を適用することを阻害すべき事由が見当たらないことは前判示（１）のとおりである。そして、ゲーム装置の技術分野において、該ゲーム装置全体の規模、大きさについては、それが設置される場所の広狭等によって小型化されることが課題となることは、当業者にとって自明なことである。また、引用発明について、複数の模型自動車が同一の走行面を走行する競争ゲーム装置として構成する場合には、走行体について、より小型化すべき課題が生じることも自明のことであり、その場合、例えば、自動車を模した造型体の内部にはテレビカメラのみを搭載し、その余の駆動走行部分等は、他の構造部分に配置し、かつ、該部分について遊戯者の目に触れない構成とするなどして模型自動車の小型化を図ることも容易に想起し得るものである。
したがって、原告が主張するように、ゲーム装置ないし走行体の小型化という点について、引用発明に刊行物２記載の発明を適用する動機が全くないということはできない。
なお、甲第３号証によれば、原告が指摘するとおり、刊行物１には、模型自動車が「比較的大型の模型」であるとの記載があることが認められるが、この記載は、〔実施例〕欄に、「本考案の詳細を具体的に説明する。」とした上で記載されているものであり、前判示のとおり、同欄に続く〔考案の効果〕欄には、「なお、上記説明では・・・述べてきたが、本考案に係る装置は、・・・更にまた各構成要素は本考案の目的の範囲内で自由に設計変更できるものであって、本考案はそれらの総てを包摂するものである。」と明記されていることが認められ、原告指摘の記載部分は、引用発明における模型自動車が大型であることを発明の必須の構成要件とするものとして記載されたものではないと認められるから、上記のとおり、引用発明のゲーム装置においても模型自動車をより小型化するという技術的課題が生じ得ることを否定するものではない。
付言すると、引用発明のような参戦型の競争ゲーム装置においても、自動車模型に電力を供給する電極を走行面上に設けた場合に、遊戯者又はその他の者が給電手段に直接触れることがないように配慮する必要性が存在することは、後記（４）の相違点（４）について判示するとおりである。したがって、このような技術的課題が存在することを考慮すれば、刊行物２記載の発明や本件訂正発明のように、駆動走行体の上方に模型体走行面を配置し、該模型体走行面を模型走行体が走行するという構成を採り、かつ、該駆動走行体に電力を供給する電極の配置とすることについて、動機付けが存在することも否定することができない。以上のとおり、原告の上記主張は、採用することができない。
（３）　相違点（３）について
原告は、審決が、相違点（３）の「走行駆動制御機構に関し、本件訂正発明は、モータを制御するモータ制御回路と受信した走行制御信号に基づいてモータ制御回路にモータ駆動信号を出力する駆動制御回路とを有しているのに対して、引用発明は、この構成が不明瞭である点」について、「走行駆動制御機構が、モータ制御回路及び受信した走行制御信号に基づいてモータ制御回路にモータ駆動信号を出力する駆動制御回路を有することは本件出願前周知の技術であって、この周知技術を付加することも、当業者にとって格別困難性あるものとは認められない。」（審決書１３頁２５行ないし２９行）と判断した点を誤りと主張する。原告は、引用発明がモータ制御回路、駆動制御回路を有することについて争わず、引用発明の走行制御信号が遊戯者のリモコン操作によって生成されるのに対し、本件訂正発明の走行制御信号は、駆動走行体の位置情報に基づいてレース展開が行われるように生成される点で異なると主張する。
しかしながら、審決は、本件訂正発明がレース展開が行われるように走行体の走行を制御する走行制御信号を走行駆動制御機構に送信する走行制御手段を有している点については、相違点（５）として、本件訂正発明が位置情報に基づき生成される走行制御信号に基づき走行駆動制御機構が制御される点については、相違点（６）として認定した上で、それぞれ判断しているところであり、相違点（３）について審決の判断が誤りであるとの原告の主張は、その理由を欠くものであって、失当である。
（４）　相違点（４）について
原告は、審決が、相違点（４）の「給電手段の配置位置に関し、本件訂正発明は模型体走行面の下方に配置され、これに伴って、集電子は駆動走行体の上部側に設けられているのに対して、引用発明は、給電手段は駆動走行面に配置され、従って、集電子は駆動走行体の下部側に設けられている点」について、「引用発明における給電板を模型体走行面の下方に配置すること及びこの構成に伴って集電子を駆動走行体の上部側に設けることは、当業者であれば容易に想到し得るものと認められる。」（審決書１３頁３２行ないし３４行）と判断した点につき、引用発明では、遊戯者がＴＶモニタを見てハンドル等を操作してゲームすることを予定しており、走行路の周囲にいることは予定されていないから、遊戯者が手を伸ばして走行面に触れるという恐れは存在せず、また、駆動装置を備えた自動車模型が走行面を走行するから、自動車模型に電力を供給する電極を走行面に設けることは当然であり、引用発明に刊行物２記載の発明の技術を適用する動機は全くない旨主張している。
しかしながら、刊行物１（甲第３号証）には、遊戯者が操作する装置部分の具体的な構成、及び引用発明における走行路、ＴＶモニタ、遊戯者が操作する装置部分のそれぞれの配置関係については、一切記載されていないから、引用発明では遊戯者が走行路の周囲にいることが予定されていないとの原告の上記主張には根拠が認められない。そして、ゲーム装置の技術分野において、遊戯者又はその他の者が給電手段に直接触れることがないように構成することは技術常識であることは明らかであり、引用発明においても、遊戯時、又はその他の場合に、遊戯者又はその他の者が走行路の周囲にいることがあり得ないとすべき根拠は全くなく、遊戯者等が給電手段に直接触れることがないように配慮する必要性は当然に存在するということができる。
また、前判示（２）のとおり、引用発明においても、自動車を模した造型体の内部にはテレビカメラのみを搭載し、その余の駆動走行部分等は、他の構造部分に配置し、かつ、該部分について遊戯者の目に触れない構成とするなどして模型自動車の小型化をすることが要請されることは容易に想起し得るものであるから、その場合、駆動部分に対する電力の供給手段について、刊行物２記載の発明の技術を適用する動機が存在するのであり、これを否定することはできない。以上のとおり、引用発明に刊行物２記載の発明の技術を適用する動機が全くないとの原告の上記主張は、採用することができない。


なお、原告は、本件訂正発明では永久磁石が用いられており、引用発明に刊行物２記載の給電手段を適用したところで、本件訂正発明のようにはならないとも主張しているが、本件訂正明細書の特許請求の範囲の記載は、前記第２（前提となる事実）の２のとおりであり、永久磁石を用いる点は、本件訂正発明の構成要件となっていないことは明らかであるから、原告の上記主張は、その前提を欠くものであって、失当である。
（５）　相違点（５）について
原告は、審決が、相違点（５）の「本件訂正発明は、複数の模型体によりレース展開が行われるように駆動走行体のそれぞれの走行を制御する走行制御信号を走行駆動制御機構に送信する走行制御手段を有しているのに対して、引用発明は、この構成が不明瞭である点」について、引用発明と本件訂正発明とで「実質的に差異は認められない」（審決書１４頁１９行）と判断した点につき、相違点（１）及び（７）についての判断と同様、引用発明のゲームと本件訂正発明の競争ゲームの本質的な相違点を看過するものであり、引用発明では、本件訂正発明におけるレース展開はそもそも存在せず、仮に、引用発明におけるゲームの進行をも「レース展開」と呼ぶとしても、引用発明のゲームの進行は遊戯者の操作の結果として生ずるもので、ゲーム装置の側からゲームの進行を起こす信号は発生せず、引用発明には、「レース展開が行われるように駆動走行体（模型自動車）のそれぞれの走行を制御する走行制御信号」は存在せず、審決の判断は誤りである旨主張している。しかしながら、審決は、「引用発明も・・・操縦装置が、走行制御手段を有することをも示唆しているものである。してみれば、引用発明において、上記相違点（１）において述べたように模型自動車（「駆動走行体」）を複数備えることにより、引用発明が、複数の走行駆動体それぞれの走行を制御する走行制御信号を走行駆動制御機構に送信する複数の走行制御手段を当然に備えることとなる。」（審決書１４頁１１行ないし１７行）と判断しているのであり、引用発明において、模型自動車を複数備え、競争ゲーム装置の構成をとることを前提に判断しているのであり、この前提について誤りとはいえないことについては、前記（１）の相違点（１）及び（７）について判示したとおりである。そして、このような前提に立つ場合、甲第３号証によれば、引用発明は、「ＴＶモニタと、プレイヤの操作に応じて操縦信号を発信する送信機とから成る別途設けた操縦装置」（甲第３号証の明細書７頁２行ないし４行）を備えていると認められるのであるから、引用発明について、複数の模型自動車による競争が行われるように、それぞれの走行を制御する操縦信号が走行駆動制御機構に送信されるという走行制御手段を備えることになるものと認められるのであり、審決の判断に誤りはない。
原告は、審決は、引用発明のゲーム装置と本件訂正発明の競争ゲーム装置との本質的な相違点を看過するものであり、本件訂正発明では、遊戯者の操作によってレース展開が決定されるのではなく、競争ゲーム装置が決定するのに対して、引用発明におけるゲームの進行は、遊戯者の操作の結果として生ずるもので、ゲーム装置の側からゲームの進行を起こす信号は発生しない旨主張している。しかしながら、本件訂正発明の競争ゲーム装置の意義について、原告主張のように限定して参戦型のゲーム装置を排除して解釈すべき根拠はなく、審決が、引用発明のゲーム装置と本件訂正発明の競争ゲーム装置との対比判断において、本質的な相違点の看過をしたとは認められないことは、前判示１に説示したとおりであって、原告の上記主張は、その前提において失当であり、採用することができない。
（６）　相違点（６）について
原告は、審決が、相違点（６）の「本件訂正発明が駆動走行体のそれぞれの走行中の走行位置を逐次検出する位置検出手段を有し、該位置検出手段は、駆動走行体の下部側から位置を検出するように配置されており、検出された位置情報に基づき生成される走行制御信号に基づき走行駆動制御機構が制御されるように構成しているのに対して、引用発明は、この構成が記載されていない点」について、刊行物３（特開昭６０－１５３５０９号公報、甲第５号証）に位置検出手段及び位置検出手段の検出した位置情報に基づき生成される走行制御信号に基づき駆動制御機構を制御することが開示されているから、「この開示技術を、引用発明に、刊行物２記載の発明と共に採用して本件訂正発明のように構成することは、当業者であれば容易に想到し得る」（審決書１４頁２５行ないし２７行）と判断した点につき、刊行物３は、ゲーム装置とは何の関係もない無人車を開示しており、単に位置制御の周知の技術を開示しているにすぎず、本件訂正発明の走行制御信号は、検出された位置情報に基づくとともに、既に述べたレース展開が行われるように、競争ゲーム装置がそれぞれの駆動走行体の時々刻々の位置を決定して、駆動走行体を制御するのであり、審決の判断は誤りである旨主張している。
刊行物１に、「本考案はドライブゲーム装置、特にリモートコントロール可能な自動車模型を所望の走行路上で競争させるドライブゲーム装置の改良に関する。」（審決書７頁３２行ないし３４行）、「自動車模型２、２の操縦は、上記無線送像装置からの映像信号を受信して映し出すＴＶモニタと、プレイヤの操作に応じて操縦信号を発信する送信機とから成る別途設けた操縦装置（図では省略）によって行なわれる。」（同８頁１行ないし４行）との記載があることについては、原告において争わない。
これらの記載によれば、引用発明は、操縦装置を用い、自動車模型を所望の走行路を競争させるドライブゲーム装置に関するものであり、自動車模型の移動の制御を行うものであるということができる。また、刊行物３に示されている位置制御の技術は、その用途が限定されるものでなく、当業者においてゲーム装置の技術分野に利用することができることは明らかである。そうすると、引用発明における移動の制御の方法について、当業者が刊行物３に示される位置制御の周知の技術を用いて、本件訂正発明におけるように走行制御信号が検出された位置情報に基づくように構成することは、これを困難であると解すべき特段の事情がない限り、容易に想到し得るものであると認められるのであり、本件全証拠によっても、この特段の事情は認めることはできない。また、この走行制御の方法を、刊行物２記載の発明のように、複数の模型自動車を競争させる構成とする場合に、それぞれの走行体を制御するように構成することについても、上記と同様に、当業者にとって格別困難性があるものとは認めることはできないから、これと同旨の審決の判断に誤りはない。
なお、本件訂正発明の競争ゲーム装置の意義について、原告主張のように限定して参戦型のゲーム装置を排除して解釈すべき根拠はなく、本件訂正発明における走行体の制御方法について、完全に競争ゲーム装置がそれぞれの走行体の走行位置を決定して制御する構成のものに限定されるものと解釈することができないことは、前判示１に説示したとおりである。
以上のとおり、原告の上記主張は、採用することができない。
（７）　進歩性判断の全体について