２　取消事由２（本件考案６の進歩性についての判断の誤り）について原告は，本件考案６がラベルを貼る貼着表面に梨地加工が施された構成を具備しているものではないから，本件考案６と引用例１記載の考案とを対比して，少なくともラベルを貼る貼着表面に梨地加工が施されている点で相違するとした審決の認定は誤りであり，その結果，引用例１～４記載の各考案に基づいて当業者が容易に考案することができたものとすることはできないとした審決の判断も誤りとなる，と主張する。
しかし，本件考案６は，その構成の中に「ラベル貼付は該貼付部に貼付したラベルの少なくとも一部の縁部と前記輸送用コンテナとの間に，作業者が手指を挿入可能な幅及び深さの空隙を形成する底面を有する溝部が前記輸送用コンテナの表面から凹んで設けられた」という特徴ある構成を有し，これにより，空隙に爪や器具等を挿入してラベル縁を貼付面から持ち上げてめくることができ，ラベルの剥離開始作業を極めて容易に行うことができる，という格別の効果を奏するものである。
引用例１ないし３には，この特徴ある構成については何ら開示されていないし，引用例４では，欠如部が，壁に穿設された手指が挿入し得る貫通穴であるから，本件考案６における輸送用コンテナの表面から凹んで設けられた底面を有する溝部とは相違する。
したがって，本件考案６は，引用例１～４記載の各考案と同一でもなく，これらの考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものでもない。したがって，本件考案６についての審決の判断に誤りはない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（本件考案１ないし５の進歩性についての認定判断の誤り）につ
いて
(1)　周知事項についての認定の誤りについて
甲第３号証刊行物（実願昭６２－４７０８号(実開昭６３－１１５４８１号)のマイクロフィルム）には，「従来，この種の複合成形品においては，たとえば第６図および第７図（判決注・別紙図面２参照）に示すように，しぼを形成するとともに表面処理を行なった成形品１の表面２に，シール３を直接貼り付けていた。・・・第７図に示すように，成形品１の表面２とシール３との間に空気が存在してしまうため，貼り付けたシール３が剥れやすい。」（甲第３号証１頁１８行～２頁７行）との記載がある。本件登録実用新案に係る登録公報（甲第１６号証）には，【考案が解決しようとする課題】の欄に「また，容器のラベル貼付面にシボ加工（梨地加工）を施して剥離性を高めることが提案されている。」（同号証３欄４８行～４９行）との記載があり，本件考案の訂正明細書（甲第１７号証の２）にも，同一の記載（同号証３頁４行～５行）がある。これらの記載によれば，本件登録実用新案に係る優先権主張日（以下「本件優先権主張日」という。）当時，成形品に「しぼ」を形成した表面では，貼り付けたシールがはがれやすいことが，当業者の一般的認識として存在していたものと認められる。社団法人日本合成樹脂技術協会編「プラスチック金型ハンドブック」（日刊工業新聞社・１９８９年６月３０日発行）には，「シボ工法としてのブラスト法は，一般にサンドブラスト（sandblast），ショットブラスト（shotblast）を意味し，物理的処理による梨地加工法である。」（甲第２号証６９０頁１４～１５行）との記載がある。「射出金型の基本と応用」（日本プラスチック加工技術協会編集，昭和５９年９月１日発行）には，「化成処理には化学的腐蝕（エッチング）によるシボ（梨地）・・・などがあるが，・・・」（甲第１４号証３１０頁末行～３１１頁２行）との記載がある。これらの記載によれば，本件優先権主張日当時，「しぼ」とは，通常，梨地加工を意味するものであるとされていたことが認められる。
本件登録実用新案に係る登録公報には，「シボ加工（梨地加工）」（甲第１６号証３欄４８行），「上面１４ａは梨地状にシボ加工されている」（同号証６欄６行～７行）と記載されており，本件考案の訂正明細書にも同一の記載がある（甲第１７号証の２の３頁５行，６頁６行）。これらの記載によれば，被告においても「しぼ」と「梨地加工」とを同一のものと認識していたものと認められる。以上によれば，本件優先権主張日当時，「しぼ」とは，通常「梨地加工」のことを意味することは，当業者の技術常識であり，成形品の表面に「しぼ」，すなわち「梨地加工」を施した表面において，貼り付けたシールがはがれやすいことは，当業者において周知の技術的事項であったというべきである。(2)　被告は，甲第３号証刊行物には，貼り付けたシール３がはがれやすいという問題点を解決するために，成形品の表面より低くないレベルに表面加工のない領域を設け，この領域にシールを貼付するようにした構成が開示されているにすぎず，ここで問題とされている「しぼ」は，同刊行物の第７図が図示するようなものであって，本件考案１における微細な多数の凹凸からなる「梨地加工」とは，全く別のものである，と主張する。
しかしながら，「しぼ」とは「梨地加工」を意味するものであることは前記のとおりである。甲第３号証刊行物中には第７図中の凹凸の大きさを限定する記載はなく，かつ，本件考案の実用新案登録請求の範囲請求項１においても，「梨地加工が施されている」との記載があるだけで，「微細な多数の凹凸からなる」との記載はなく，その他凹凸の大きさや数について限定する記載は何もない。被告の主張は特許請求の範囲の記載に基づかないものというべきであり，採用することができない。
(3)　そうすると，審決が「ラベルを貼る貼着表面に梨地加工を施すことにより，ラベルを貼着面より容易に剥離できるようにすることが，本件の出願前に周知であるとする根拠も見当たらない」（甲第１号証９頁２１～２３行）と判断したことは，誤りであるというべきである。
審決は，この周知の技術を考慮しないまま，本件考案１ないし５が進歩性を有しないとの判断を導いたものであるから，上記周知技術の存否についての認定の誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは，明らかである。２　取消事由２（本件考案６の進歩性についての判断の誤り）について審決は，「本件考案２～６は，甲第１号証（判決注・本訴甲第１０号証，引用例１）に記載された考案と対比すると，いずれも，少なくとも上記相違点（１）（判決注・梨地加工が施されているか否か）において相違すると認められる」（審決書１０頁３行～４行）と認定し，この認定を前提として，本件考案６についても，本件考案１についてと同じく，引用例１ないし４に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとすることはできない，と判断した。


平成１５年(ワ)第７６２１号　侵害差止等請求事件
平成１６年３月２５日口頭弁論終結
判　　　　　　　　　決
原　　　　　　　　告　　　鐘淵化学工業株式会社
原告訴訟代理人弁護士　    　井窪保彦
同　　　　　　　　　　　　　佐長功
同　　　　　　　　　　　　　須崎利泰
同補佐人弁理士　    　　　　小林純子
同　　　　　　　　　　　　　黒田薫
被　　　　　　　　告　　　　東レ・デュポン株式会社
被告訴訟代理人弁護士　　　　大場正成
同　　　　　　　　　　　　　嶋末和秀
同補佐人弁理士　　　　　　　谷義一
同　　　　　　　　　　　　　岩崎利昭
主　　　　　　　　　文
１　原告の請求をいずれも棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
１　被告は，別紙１物件目録記載の物件を製造，販売してはならない。２　被告は，その所有に係る同目録記載の物件を廃棄せよ。３　被告は，原告に対し，９億７７０４万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日（平成１５年４月１７日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
１　本件は，ポリイミド膜について特許権を有する原告が，被告が製造販売している別紙１物件目録記載のポリイミド膜（以下「被告製品」という。）が原告の特許権の技術的範囲に属するとして，被告に対し，被告製品の製造販売の差止め等と共に損害賠償金９億７７０４万円の支払を求めた事案である。２　前提となる事実（当事者間に争いのない事実及び証拠により容易に認定される事実。証拠により認定した事実については，末尾に証拠を掲げた。）(1)原告は，合成樹脂，化成品，樹脂加工製品，食品，医薬品，医療機器，電子材料，合成繊維の製造及び販売を業とする会社である。被告は，ポリウレタン弾性繊維，ポリエステル・エラストマー，ポリイミドフィルム及びアラミド繊維の製造販売を業とする株式会社である。(2)　原告は，次のような内容の特許権（以下「本件特許権」という）を有する（甲１）。
ア　発明の名称　　ポリイミド膜
イ　出願日　　　　昭和６２年３月９日
ウ　出願番号　　　特願昭６２－０５３５９２
エ　登録日　　　　平成８年１０月２４日
オ　特許番号　　　第２５７３５９５号
(3)　本件特許権に係る明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲第１項の記載は別紙２のとおりである（甲２。以下，この発明を「本件発明」という。）。
(4)　本件特許権の構成要件を分説すると，次のとおりである（以下「構成要件Ａ」などという。）
Ａ①　一般式(4)（別紙２の一般式(4)。式中Ｒ
１は別紙３記載の構造式で表さ
れる基を主成分とする４価の芳香族基である。Ｒ１については以下同じ。）で表される反復単位と一般式(2)（別紙２の一般式(2)。）で表される反復単位とを有する②　又は，一般式(4)で表される反復単位と一般式(3)（別紙２の一般式(3)。以下同じ。）で表される反復単位とを有するＢ膜面内の全方向において複屈折率（   ｎ）が０．１３以上の値を持つＣ　ポリイミド膜
(5)　被告製品について
被告は，次の構成を有するポリイミド膜（商品名「カプトンＥＮ」）を製造販売している（以下「被告製品の構成ａ」などという。）。ａ　反復単位中のジアミン残基が，４，４’－ジアミノジフェニルエーテル残基である反復単位と，パラフェニレンジアミン残基である反復単位（上記各反復単位中の酸二無水物残基が，ピロメリット酸二無水物（ＰＭＤＡ）及びビフェニルテトラカルボン酸二無水物残基（ＢＰＤＡ）であり，前者と後者のモル比が，６５：３５（以下，このようなモル比を有する被告製品を「中ＣＴＥ」という。）または７５：２５（以下，このようなモル比を有する被告製品を「低ＣＴＥ」という。））である
ｃ　ポリイミド膜
(6)　被告製品は，構成要件Ｃを充足する。
２　争点
(1)　被告製品は構成要件Ａを充足するか（争点１）特に，被告製品の構成ａ中の「上記各反復単位中の酸二無水物残基が，ピロメリット酸二無水物（ＰＭＤＡ）及びビフェニルテトラカルボン酸二無水物残基（ＢＰＤＡ）であり，前者と後者のモル比が，６５：３５または７５：２５である」の構成が，構成要件Ａ①の「式中Ｒ１は別紙３記載の構造式で表される基を主成分とする４価の芳香族基である。」に該当するか。
(2)　被告製品は構成要件Ｂを充足するか（争点２）(3)　本件特許には明らかな無効理由があり，本件特許権に基づく原告の権利行
使は権利の濫用に当たるか


ア　特許法２９条１項３号（平成１１年法律第４１号による改正前の特許法におけるもの。以下同じ。）該当事由の有無
イ　特許法２９条２項該当事由の有無
ウ　特許法３６条３項（平成２年法律第３０号による改正前の特許法におけるもの。以下同じ。），４項（昭和６２年法律第２７号による改正前の特許法におけるもの。以下同じ。）該当事由の有無
第３　争点に関する当事者の主張
１　争点１（被告製品は構成要件Ａを充足するか）
（原告）
(1)　構成要件Ａの意義
ア　原告の解釈
構成要件Ａの「式中Ｒ１は別紙３記載の構造式で表される基を主成分とする４価の芳香族基である。」とは文言どおり，対象となる膜の主たる酸二無水物残基がピロメリット酸二無水物（ＰＭＤＡ）残基であることを意味する。
イ　被告の解釈に対する反論
(ア)　被告は，構成要件Ａを，延伸処理を行わなくても膜面内の全方向において複屈折率が０．１３以上になる程度にピロメリット酸二無水物（ＰＭＤＡ）残基（同残基は反復単位が直線状である。）を含んでいる場合に限定解釈すべきであると主張する。
しかし，本件発明は，特定の化学構造からなるもので，膜面内の全方向において複屈折率が０．１３以上であるという物理的特性を有するポリイミド膜が線膨張係数が小さく耐熱寸法安定性に優れていることを見出した点に技術的特徴を有するのであって，製膜工程において延伸処理を行うか否かは技術的範囲の確定に無関係である。
(イ)　被告は，原告が，平成８年６月３日付意見書（乙８）において，①「引例のポリイミドは‥‥‥ビフェニル結合部分で屈曲部位を有しており，完全な直線状にはなりませんが，本願発明のポリイミドは主成分がピロメリット酸構造でありますので完全な直線状になります。」と記載し，②「ビフェニル構造のポリイミドはピロメリット酸構造のポリイミドに比較して，複屈折率の値が大きくなりがたく，線膨張係数も大きめの値となり，延伸操作等の処理をすることが必要でありますので，引例の発明のように特定の処理によって線膨張係数を小さくすることが課題とされるのであります。」と記載したことを限定解釈の根拠として指摘する。しかし，上記①については，上記引例（特開昭６１－１８１８３３号公報。乙１１）が酸二無水物残基のみからなるものであったことから，ビフェニルテトラカルボン酸二無水物（ＢＰＤＡ）残基が屈曲部位を有し，ピロメリット酸二無水物（ＰＭＤＡ）残基が直線状であるという両者の構造の違いを明らかにしたにすぎない。そもそも，ピロメリット酸二無水物（ＰＭＤＡ）残基は，反復単位が直線状ではあるものの，本件発明に係るポリイミド膜において必須要素とされている４，４’－ジアミノジフェニルエーテル（ＯＤＡ）残基は，酸素原子結合部位において三次元的に屈曲するため，ピロメリット酸二無水物（ＰＭＤＡ）残基の含有率を高くしたとしても，ポリイミド膜を構成する反復単位はおよそ直線状になることはない。
上記②については，上記引例において線膨張係数が大きめの値となるため，特定の処理によって線膨張係数を小さくすることが技術的課題になっていることを述べたものにすぎないのであって，本件発明の技術的範囲から延伸処理を施したポリイミド膜を排除する趣旨ではない。そもそも，上記引例（乙１１）は，ビフェニルテトラカルボン酸二無水物（ＢＰＤＡ）残基のみからなる膜であって，本件発明と明らかに構造を異にし，しかも，同引例において施されている処理は延伸ではなく化学的方法によるイミド化なのであるから，同引例に対して本件発明の特許性を維持するために，周知の製造手段の一つである延伸処理を排除しなければならない理由は全くない。
(ウ)　被告は，本件発明の技術的範囲を限定解釈する根拠として本件特許の対応米国特許の出願審査過程を指摘する。しかし，同一発明について日本と外国の各国で出願されている場合でも，各出願は別個独立のものであり，各国の出願審査過程は，各出願の特許請求の範囲の記載や各出願国の審査経過を反映した独立したものであるから，他国の出願過程における出願人の主張が日本特許の技術的範囲の解釈に影響を与えることはあり得ない。日本における特許出願と他国における出願について，特許請求の範囲の記載や，拒絶理由において引用された文献等が全く同一である場合には，例外的に他国における出願審査過程における出願人の主張を日本特許の技術的範囲の解釈に斟酌できるとしても，本件においては，日本において出願された本件特許と外国における出願とでは，特許請求の範囲の記載や拒絶理由通知の引用文献がいずれも異なるから，本件においては，米国特許出願審査過程における経緯を本件発明の技術的範囲の解釈において斟酌すべきではない。
(2)　被告製品は構成要件Ａを充足するか
ア　構成要件Ａの意義につき原告の解釈によった場合の充足性
前記(1)のとおり，構成要件Ａ中の「式中Ｒ
１は別紙３記載の構造式で表
される基を主成分とする４価の芳香族基である。」とは，反復単位中の主たる酸二無水物残基がピロメリット酸二無水物残基であることを意味する。そして，被告製品は，各反復単位中の酸二無水物残基が，ピロメリット酸二無水物（ＰＭＤＡ）残基及びビフェニルテトラカルボン酸二無水物残基（ＢＰＤＡ）であり，前者と後者のモル比が，６５：３５または７５：２５であるから（被告製品の構成ａ），同構成は，構成要件Ａの「Ｒ１で示される基（ピロメリット酸二無水物（ＰＭＤＡ）残基）を主成分とする」に該当する。よって，被告製品は構成要件Ａを充足する。


イ　構成要件Ａの意義につき被告の解釈によった場合の充足性仮に，被告主張のように，構成要件Ａ中の「式中Ｒ１は別紙３記載の構造式で表される基を主成分とする４価の芳香族基である。」の意味を，延伸処理を行わなくても膜面内の全方向において複屈折率が０．１３以上になる程度にピロメリット酸二無水物（ＰＭＤＡ）残基を含んでいることを意味していると解したとしても，甲５及び甲２２の実験報告書によれば，被告製品は，延伸処理を施すことなく固定枠に固定する方法で製膜した場合であっても膜面内の全方向において複屈折率が０．１３以上であるから，被告製品が構成要件Ａを充足することに変わりはない。
（被告）
(1)　構成要件Ａの意義
ア　被告の解釈
構成要件Ａ中の「式中Ｒ１は別紙３記載の構造式で表される基を主成分とする４価の芳香族基である。」という記載は，その文言自体からは技術的意味が明らかでない。そこで，従来技術との対比，本件明細書の記載，出願審査経緯に照らして解釈する必要がある。
(ア)　従来技術との対比
従来は，ビフェニル結合部分に屈曲部位を有するビフェニルテトラカルボン酸二無水物（ＢＰＤＡ）残基を反復単位中に有することによりポリイミド構造の直線性が劣っていたため，複屈折率を０．１３以上とするために延伸処理等が必要であった。本件特許は，ビフェニル結合部分中のビフェニルテトラカルボン酸二無水物（ＢＰＤＡ）残基の割合を減らし，ピロメリット酸二無水物（ＰＭＤＡ）残基を主たる成分にすることで，延伸処理を経なくても完全な直線状になり，複屈折率を０．１３以上とすることができるというものである。
(イ)　本件明細書の発明の詳細な説明欄の記載
本件明細書には，実施例としてピロメリット酸二無水物（ＰＭＤＡ）残基が１００％のものしか記載されていない（実施例２ないし６）。
(ウ)　出願審査経緯
原告は，平成８年６月３日付手続補正書において「式中Ｒ１は芳香環を形成する炭素原子上に結合手を有する４価の芳香族基である。」との特許請求の範囲の記載を「式中Ｒ１は別紙３記載の構造式で示される基を主成分とする４価の芳香族基である。」とする補正を行っており，同日付の意見書において，①「引例のポリイミドは‥‥‥ビフェニル結合部分で屈曲部位を有しており，完全な直線状にはなりませんが，本願発明のポリイミドは主成分がピロメリット酸構造でありますので完全な直線状になります。」と記載し，②「ビフェニル構造のポリイミドはピロメリット酸構造のポリイミドに比較して，複屈折率の値が大きくなりがたく，線膨張係数も大きめの値となり，延伸操作等の処理をすることが必要でありますので，引例の発明のように特定の処理によって線膨張係数を小さくすることが課題とされるのであります。」と記載し，「主成分がピロメリット酸構造であることを明らかにするものであって，上記のように主成分をピロメリット酸構造である旨の限定を行うことによって完全な直線状になるから，公知技術（酸二無水物残基部位にビフェニル構造のような屈曲部位を積極的に有するポリイミド膜。）とは区別される。」旨説明している（乙８）。
そして，原告は，上記意見書において，次のとおりピロメリット酸二無水物の割合が１０％または８０％の構成を有するポリイミド膜に関する発明を意識していたはずである。すなわち，上記意見書において挙げられている引例（乙１１）には，「前記ＢＰＤＡはほかの芳香族テトラカルボン酸二無水物，例えばピロメリット酸，‥‥‥を全酸二無水物に対して１０モル％以下であれば共に使用することができる。」旨の記載がある。また，原告は，上記意見書を作成する以前の平成２年１０月１５日に，本件発明と同一の発明に係る米国特許出願の審査過程において，米国特許第４６７３６１２号（乙３９の１。以下「乙３９の１に係る発明」という。）を引例として拒絶理由通知を受けており，同米国特許及び同米国特許に係る発明の日本における特許出願である特開昭６１－１５８０２５号（乙３９の２。以下「乙３９の２に係る発明」という。）の明細書には，ピロメリット酸二無水物（ＰＭＤＡ）残基とビフェニルテトラカルボン酸二無水物（ＢＰＤＡ）残基の割合が８０：２０の実施例が記載されているから，乙８に係る意見書の作成において，乙３９の１及び乙３９の２に係る発明を意識していたものと考えられる。(エ)　なお，原告は，本件発明と同一の発明について米国特許（米国特許第５０７０１８１号）を出願しており，同特許出願審査過程は次のとおりであった。ａ　原告は，米国特許商標庁に対し，平成２年６月２９日付の意見書（乙３５）において，「出願人は，合理的な費用で容易に調達できる３つの出発物質（ピロメリット酸，Ｐ－フェニレンジアミン，ジアミノジフェニルエーテル）から製造されるポリイミドフィルムをクレームしている。」（３頁３行ないし６行），「出願人のクレームに挙げられたポリイミドにおいて，繰り返し単位(2)と(4)はピロメリット酸から得られたものである」（３頁１５ないし１６行）と記載した。
ｂ　米国特許商標庁は，原告に対し，同年１０月１５日付の拒絶理由通知書（乙３６）において，米国特許第４６７３６１２号（乙３９の１）を引用し，「Aら（乙３９の１に係る特許の発明者）は，芳香族アミン（すなわち，パラフェニレンジアミン及びジアミノジフェニルエーテル）及びテトラカルボン酸二無水物（すなわち，ビフェニルテトラカルボン酸二無水物及びピロメリット酸二無水物）の共重合により得られるポリアミック酸液の溶液から，当該フィルムをイミド化することによって調製される芳香族ポリイミドフィルムを開示している。‥‥‥特許権者が熱的に安定なポリイミドフィルムを得るための重合反応において，出願人のそれと同一の反応物を用いているのであるから，特許権者のフィルムの複屈折率は出願人がクレームするフィルムのものと同一であるものと考えられる。」と記載した。


ｃ　これに対し，原告は，平成３年１月１５日付応答書（乙３７）においてクレームを「Ｒ１は別紙３記載の構造式がであり」と訂正した上，「補正されたクレーム１１は，(2)と(4)の繰り返し単位を有するテトラカルボン酸成分をピロメリット酸に限定している。」との意見を述べ（１頁下から６ないし８行），「Aほかに開示されたポリイミドは，特定の割合の範囲の，ビフェニルテトラカルボン酸二無水物とピロメリット酸二無水物の混合物であるテトラカルボン酸成分から調製される。これに対し，出願人のクレームしたコポリイミドフィルムは，テトラカルボン酸成分がピロメリット酸に由来するもののみである，単位(2)と(4)から実質的に構成される。それゆえ，クレーム１１及び１２にクレームされたポリイミドフィルムは，Aほかに開示されたポリイミドによって予期されるものではない。」（３頁８ないし２０行）旨意見を述べた。
以上の従来技術との対比，本件明細書の記載，出願経緯，本件発明と同一の発明についての米国特許出願経緯によれば，構成要件Ａ中の「式中Ｒ１は別紙３記載の構造式で表される基を主成分とする４価の芳香族基である。」とは，延伸処理を行わなくても膜面内の全方向において複屈折率が０．１３以上になる程度にピロメリット酸二無水物（ＰＭＤＡ）残基を含んでいることを意味していると解すべきである。
そして，どの程度ピロメリット酸二無水物（ＰＭＤＡ）残基を含んでいれば延伸処理を施すことなく膜面内の全方向において複屈折率が０．１３以上になるかという点については，ビフェニルテトラカルボン酸二無水物（ＢＰＤＡ）残基を積極的に含有する場合には膜面内の全方向において複屈折率が０．１３以上にならないから，構成要件Ａ中の「式中Ｒ１は別紙３記載の構造式で表される基を主成分とする４価の芳香族基である。」とは，ビフェニルテトラカルボン酸二無水物（ＢＰＤＡ）残基を積極的に含まないことを意味する。
仮に，ピロメリット酸二無水物（ＰＭＤＡ）残基の含有割合について，１００％であるとまでは解されないとしても，前記(ウ)記載の出願経緯に照らせば，少なくとも「主たる成分とする」とは，８０％を超える割合を有していることが必要である。
イ　原告の解釈に対する反論
原告は，乙８の意見書について，同意見書の引例（乙１１）は，ビフェニルテトラカルボン酸二無水物（ＢＰＤＡ）残基のみからなる膜であって，本件発明と明らかに構造を異にし，しかも，同引例において施されている処理は延伸ではなく化学的方法によるイミド化なのであるから，同引例に対して本件発明の特許性を維持するために，周知の製造手段の一つである延伸処理を排除しなければならない理由はないと主張する。しかし，乙１１には「前記ＢＰＤＡはほかの芳香族テトラカルボン酸二無水物，例えばピロメリット酸，‥‥‥を全酸二無水物に対して１０モル％以下であれば共に使用することができる。」旨の記載があり，ビフェニルテトラカルボン酸二無水物（ＢＰＤＡ）残基のみからなる膜であるとする原告の前提は誤っている。
(2)被告製品は構成要件Ａを充足するか
被告製品は，ピロメリット酸二無水物（ＰＭＤＡ）残基とビフェニルテトラカルボン酸二無水物（ＢＰＤＡ）残基のモル比が，６５：３５（「中ＣＴＥ」）又は７５：２５（「低ＣＴＥ」）で，ビフェニルテトラカルボン酸二無水物（ＢＰＤＡ）残基を積極的に有するから，延伸処理を行わなくても膜面内の全方向において複屈折率が０．１３以上になる程度にピロメリット酸二無水物（ＰＭＤＡ）残基を含んでいるとはいえない。
実際に，被告製品を通常工程の延伸処理工程直前状態で採取して複屈折率を測定したところ（測定方法は乙１２のとおり。複屈折率の測定方法については以下同じ。），０．０８６ないし０．１１０であり，いずれも０．１３未満であった（乙１２，１６，１８）。
したがって，被告製品は，構成要件Ａを充足しない。
２　争点２（被告製品は構成要件Ｂを充足するか）
（原告）
(1)構成要件Ｂの意義
ア　原告の解釈
「膜面内の全方向において複屈折率（ｎ）が０．１３以上の値を持つ」とは，文言どおりの意味であって，製膜工程等，上記複屈折率を得るための要因を問わない。
すなわち，本件発明は，所定のポリイミド膜のうちで特定の複屈折率を有するポリイミド膜が熱的寸法安定性等に優れていることを見出したことに技術的特徴を有するものであって，製膜工程等，上記複屈折率を得るためのその他の因子を問題としていない。
本件特許出願当時，ポリイミド膜の製膜において延伸処理を施すのが一般的であり，現に本件明細書にも様々な製膜方法が記載され（７欄２１行ないし２８行，３２ないし４１行），ポリアミド酸溶液を支持体上に流延又は塗布して膜状と成し，これを加熱乾燥させた上で膜を支持体から引き剥がし，固定枠に固定してさらに加熱するという製膜方法が記載されており，当該製膜方法は，膜を延伸するのと同様の効果を有するから，本件発明の技術的範囲の解釈において，延伸処理を施すことを除外する理由はない。
上記のように収縮しようとする膜を固定することが，延伸と同様の効果を有することは，次の(ア)ないし(ウ)の特許公報ないし技術文献の記載から明らかである。
(ア)　特開昭６１－１８１８２８号（甲１１。５頁右上欄１２行ないし左下欄１０行）に，「ポリマー鎖の配向させ方は，通常のフィルムを延伸機で延伸させるだけでなく，ポリイミドまたはその前駆体ワニスからポリイミド成形体にする過程で，その硬化反応や溶剤の揮発による収縮を利用しても出来る。すなわち，ワニスを塗布し，硬化させる際に，収縮を抑制することによって，分子鎖を配向させることが可能である。硬化収縮による延伸量は，従来の延伸法に比較して非常に少ないが，発明のポリイミドにおいてはその程度の配向処理でも十分効果がある。」旨の記載がある。


(イ)　英国特許第１０９８５５６号（甲１２。３頁１６行ないし２７行）に「フィルムはテンターフレーム中でバッチ式又は連続的に一方向又は二方向に固定または延伸する（いかなる方法で延伸してもよい）ことができる。‥‥‥固定又は延伸する力は機械方向にはロールで，横方向にはピンで与えることが最も便利である。」旨の記載がある。
(ウ)　「Ｔｈｅｒｍａｌ　Ｅｘｐａｎｓｉｏｎ　Ｂｅｈａｖｉｏｒ　ｏｆＶａｒｉｏｕｓ　Ａｒｏｍａｔｉｃ　Ｐｏｌｙｉｍｉｄｅｓ」（Ｊｏｕｎａｌｏｆ　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ，Ｖｏｌ．３１，１０１－１１０（１９８６）１０４頁１１行ないし１８行。甲１３。甲１７）に，「このポリイミドを使って，一方向のみの収縮を防いだ方向（ＵＦＸ－Ｘ）の線膨張係数は小さくなり，およそ２５０℃までその寸法変化はほぼ０％であった。しかし，収縮を防いだ方向と直交方向（ＵＦＸ－Ｙ）ではその挙動はｆｒｅｅｃｕｒｅ（訳者注：固定なしでイミド化すること）のフィルムとほとんど同じであった。ｆｒｅｅ－ｃｕｒｅフィルムのイミド化時の収縮率はおよそ１０％であった。しかし，得られる効果は慣用的な高分子フィルムを数倍から数十倍に延伸した場合に得られる効果と同じであった。」旨の記載がある。
イ　被告の解釈に対する反論
被告は，出願手続において，原告が「本願発明のポリイミド膜は‥‥‥膜の延伸処理等は行っていませんので」等と記載した意見書（乙５）及び「主成分をピロメリット酸構造である旨の限定を行うことによって完全な直線状になるから，公知技術（酸二無水物残基部位にビフェニル構造のような屈曲部位を積極的に有するポリイミド膜。）とは区別される。」旨記載した意見書（乙８）を提出したことや，延伸処理を施した場合には膜の複屈折率に異方性が生じるにもかかわらず，本件明細書の実施例において膜の一方向の複屈折率を記載して膜面内の全方向における複屈折率としていることを根拠に，構成要件Ｂを「延伸処理を施さない状態で膜面内の全方向において複屈折率（ｎ）が０．１３以上の値を持つ」と解釈すべきであると主張する。
しかし，乙５の意見書の記載は，平成７年２月２日付拒絶理由通知書（乙３）において，一軸延伸（ゾーン延伸）を施した膜（特開昭６３－１９７６２８号。乙１０）を引例として指摘されたことから，一軸延伸では，当該方向における複屈折率しか上昇しないことを示して，膜面内の全方向において複屈折率を特定の値以上にすることを特徴とする本件発明と異なることを明確にし，むしろ，膜面内の全方向において一定以上の複屈折率を得るには，一軸延伸ではなく，二軸延伸等膜の複数の方向に対して張力を加えることが必要であることを述べているものである。
また，本件明細書の実施例に，膜の一方向の複屈折率しか記載していないのは，実験室において製膜された膜は，通常全方向において複屈折率が均一であることによるのであって，本件発明に係るポリイミド膜が常に異方性を有しないことを前提とした記載ではない。
乙８の意見書に関する反論は，前記１の原告の主張における(1)イ(イ)記載のとおりである。
ポリイミド膜の複屈折率は，酸二無水物成分の組成，ポリイミド膜の前駆体であるポリアミド酸溶液の製造につきいかなる共重合方法を用いるか，酸二無水物成分とジアミン成分とを反応させてイミド結合を形成させる際に，脱水剤を利用して科学的に脱水閉環を行うか脱水剤を利用せず熱を加える方法によるか，脱水剤及び触媒としていかなる種類のものをどれくらいの量用いるか，製膜する際にポリアミド酸溶液を支持体上でどの程度乾燥させるか等に影響されて異なるものであって，いかなる要因によるものであっても，複屈折率が０．１３以上のものは，本件発明の技術的範囲に属する。
(2)　被告製品は構成要件Ｂを充足するか
ア　構成要件Ｂの意義につき原告の解釈によった場合の充足性被告製品は，膜面内の全方向において複屈折率（ｎ）が０．１３以上の値を有しているから，構成要件Ｂを充足する（甲４）。なお，上記実験結果で得られた測定値の中には０．１２９という数値もあるが（第１回口頭弁論において陳述の平成１５年５月１３日付原告準備書面(1)），本件明細書においては，「０．１３以上」というように有効数字２桁で示されている場合には有効数字の３桁目を四捨五入して有効数字２桁にするのが常識であるから，０．１２９という数値を０．１３として扱うことに問題はない。また，上記実験では，３０度刻みで複屈折率を測定しているが，この程度の測定で測定値が全て０．１３以上であれば，膜面内の全方向において複屈折率が０．１３以上であるといってよい。なお，原告は，念のため，被告製品を膜面内の複屈折率が最少となる方向について複屈折率を測定したところ，やはり測定値は０．１３以上であった（甲２１）。
被告は，甲４のサンプルが被告製品であるか否か疑問である旨主張し，被告自ら被告製品の複屈折率を測定した実験結果として甲４と異なる乙１７，２４を提出する。
しかし，甲４のサンプルは，原告が，複数のメーカーや代理店を通じて入手した被告製品であり，その外箱や添付された試験成績証明書，フィルムの片面に半球状の突起が存在するという被告製品特有の特徴を有していることから，被告製品であることは明らかである（甲１８）。


被告が被告製品の複屈折率を測定した実験結果として提出した乙１７，２４記載の複屈折率は，膜の方向によって０．０３もの差が生じているところ，被告製品の案内カタログ（甲１９）に，被告製品は膜の長手方向（ＭＤ方向），巾方向（ＴＤ方向）を問わず熱膨張係数が１６ｐｐｍ／℃となっているにもかかわらず，膜の方向によって複屈折率に０．０３もの差異があるというのは不自然である。また，乙１７，２４記載の採取方法によると，サンプルがカールし，切断面が平滑にならないから，複屈折率を正確に測定が困難である。以上のとおり，乙１７，２４の実験結果は信用できない。
イ　構成要件Ｂの意義につき被告の解釈によった場合の充足性について仮に，構成要件Ｂの解釈において，被告主張の解釈を採用したとしても，被告製品は，延伸処理を経ない方法で製膜してもすべての方向において複屈折率が０．１３以上であるから（甲５，２２），いずれにしても被告製品は構成要件Ｂを充足する。
これに対し，被告は，甲５または甲２２の実験結果に反する実験結果報告書（乙１２，１６，１８）を提出して，被告製品は，延伸処理を得ない方法で製膜すると全ての方向において複屈折率が０．１３未満である旨を主張する。しかしながら，上記実験結果報告書は，次の２点において採用できない。すなわち，乙１２，１６，１８の実験は，被告製品の製膜工程から，延伸処理する以前のフィルムを切断採取して支持金枠に貼り付けて乾燥させた膜を，延伸処理を経ない被告製品と称し，当該膜を２５μｍ幅で採取して複屈折率を測定したところ，０．１３以上ではなかったというものである。ところが，①ポリイミド膜は，熱処理条件，処理工程に要する時間等により複屈折率が変化するところ，被告が実施した製膜方法の熱処理条件や所要時間等が明らかでないから，被告が乙１２，１６，１８の実験においてサンプルとした膜が「延伸処理を経ない被告製品」といえるか否か明らかでない。むしろ，通常の被告製品の製膜工程において延伸倍率を１．０倍にすれば適切な試料が採取できたのに，あえて，上記のような製膜方法を採用したのは，複屈折率を低下させようという作為が介入したおそれが大きい。また，②複屈折率の測定は，試料の幅が小さいほど測定誤差が大きくなるところ，上記乙１２及び１６に係る実験に用いられた試料の採寸幅は２５μｍと極めて小さいから測定結果が正確であるとはいえない。
（被告）
(1)　構成要件Ｂの意義
ア　被告の解釈
構成要件Ｂ「膜面内の全方向において複屈折率（ｎ）が０．１３以上の値を持つ」は，「延伸処理を施さない状態で膜面内の全方向において複屈折率（ｎ）が０．１３以上の値を持つ」と解釈すべきである。すなわち，ポリイミド膜の複屈折率は，延伸処理をした場合とそうでない場合で異なるところ，本件特許明細書記載の実施例は，いずれも延伸処理を施さないものが記載されている。また，延伸処理を施した場合には膜の複屈折率に異方性が生じるにもかかわらず，本件明細書の実施例において膜の一方向の複屈折率を記載して膜面内の全方向における複屈折率としていることから，膜に異方性がない，すなわち，延伸処理を施していないことを前提としているといえる。上記のような解釈は，次のような出願経緯に鑑みても明らかである。(ア)　原告は，平成７年４月２０日付意見書（乙５）において，「複屈折率は，延伸処理をすることによって上昇」（乙５。３頁１４行）することを述べ，「本願発明のポリイミド膜は，本願の実施例にも示されているように膜の延伸処理等は行っていないので，その複屈折率は膜面のどの方向においても０．１３以上である」，「このような原明細書に基づき，『膜面内の全方向において』の要件を明白にする補正を行った。」（同２頁１２行～１７行）旨記載している。(イ)　特許庁は，平成８年３月７日付けの拒絶理由通知において，「引用文献１‥‥‥の製造方法においても，延伸を行わず，また，比較的低温で科学的に閉環反応を行っている点でも本願発明のポリイミド膜と差異がないから，引用文献１に記載されたポリイミドの複屈折率も本願発明のポリイミド膜において規定されている範囲内のものであると解される。」旨記載しており（乙６。２頁１行ないし７行），本件発明に係るポリイミド膜が延伸処理を経ていない膜であることを前提にしている。
(ウ)　原告は，平成８年６月３日付意見書において，「引例のポリイミドは，酸成分が３，３’，４，４’－ビフェニルテトラカルボン酸構造でありますので，ビフェニル結合部分で屈曲部位を有しており，完全な直線状にはなりませんが，本願発明のポリイミドは主成分がピロメリット酸構造でありますので完全な直線状になります。そのため，ビフェニル構造のポリイミドはピロメリット酸構造のポリイミドに比較して，複屈折率の値が大きくなり難く，線膨張係数も大きめの値となり，延伸操作等の処理をすることが必要でありますので，引例の発明のように特定の処理によって線膨張係数を小さくすることが課題とされるのであります。」（乙８。２頁１６行ないし２３行）と記載している。
イ　原告の解釈に対する反論
原告は，本件特許出願当時，ポリイミド膜の製膜に延伸処理を行うことが一般的であったこと，実施例に記載している固定枠に膜を固定する処理が延伸処理と同一の効果を有すること，本件発明の「膜面内の全方向において複屈折率が０．１３以上」との構成は，異方性を有しないことを前提としたものではないなどと主張して，本件発明の技術的範囲に延伸処理を施した上で複屈折率が０．１３以上になっている場合も含まれる旨を主張する。
しかしながら，原告自身が，平成７年４月２０日付意見書において「本願実施例にも示されていますように，膜の延伸処理等は行っていません」と述べていることから明らかなとおり，本件明細書記載の処理方法は「延伸処理」と同様ではない。原告は，上記意見書で言う「延伸処理」は「一軸延伸」であって「二軸延伸」を排除する趣旨ではないと主張するが，原告のかかる主張には根拠が無く，二軸延伸であっても，延伸処理を施すことによって極めて不均一な光学的特性すなわち分子配向の異方性のムラを持つことが知られているから，膜面内の全方向において複屈折率が等しいものであることを前提とする本件発明において二軸延伸を施した膜をも技術的範囲に含むとは考えられない。


原告は，本件明細書の実施例に記載されている固定枠への固定が延伸処理と同一の効果を有するものである旨を主張するが，原告が，同主張の根拠として指摘する甲１１には「硬化収縮による延伸量は，従来の延伸法に比較して非常に少ない」と記載しているから，枠への固定と延伸処理が同一の効果を有することの根拠とはなり得ない。原告は，固定枠への固定が延伸処理と同様の効果を有することの証拠として甲１２，１３等を提出する。しかし，甲１２に記載されているテンターフレームは引っ張り枠という意味であって固定枠についての記載ではなく，甲１３に記載されているのは慣用的な高分子フィルムを数倍から数十倍に延伸した場合であって，本件発明とはフィルムそのものが異なっている。さらに，原告は，無効審判（平成１１年審判第３５６４２）において「面内の２方向については，本件発明では，主軸という概念がない。」（乙２３。３頁５行ないし６行），「実施例では四方を完全に固定して行い，面方向に異方性が出るような方法はとっていない。面内は等方である。」（同２頁１８行ないし１９行）と主張しており，本件発明に係るポリイミド膜に異方性がないとの前提に立っていることは明らかである。
(2)被告製品は構成要件Ｂを充足するか
ア　構成要件Ｂの意義につき被告の解釈によった場合の充足性について被告製品は，いずれも延伸処理を行っているから，構成要件Ｂを充足しない。
なお，原告は，被告製品が延伸処理を施していたとしても，延伸処理を経ない状態でも複屈折率が，膜面内の全方向において０．１３以上であるから，被告製品は，構成要件Ｂを充足すると主張して，甲５及び甲２２を提出する。しかし，延伸処理を経ない被告製品は中ＣＴＥのカプトン１５０ＥＮの延伸処理を施す前の複屈折率は０．０８６ないし０．１０７であり（乙１２，１８），低ＣＴＥのカプトン１００ＥＮの延伸処理を施す前の複屈折率は０．１１０ないし０．１１８で（乙１６，１８），いずれも０．１３未満である。上記乙１２，１６，１８の実験に用いた膜は，本件明細書記載の製膜方法にならって，被告製品の製膜工程の中で，延伸処理を施す前の状態のものを採取して固定枠にはめる方法で製膜したものである（乙１８は，試料の幅を１００μｍにして測定したものである。）。原告が提出した甲５及び甲２２の実験結果に用いられたサンプルは，原告が，被告が開示した被告製品の組成に基づいて作成した膜であるが，組成が同一であっても，製法によって膜の複屈折率は大きく異なるところ，甲５及び甲２２は，被告製品と製法が異なるのであるから，甲５及び甲２２の測定結果をもって被告製品が，延伸処理をする前から膜面内の全方向において複屈折率０．１３以上ということはできない。
イ　構成要件Ｂの意義につき原告の解釈によった場合の充足性について仮に構成要件Ａの意義につき原告の解釈によったとしても，被告製品の複屈折率は，膜面内の全方向において０．１３以上ではないから（乙１７，２４）被告製品は構成要件Ａを充足しない。
この点，原告は，乙１７，２４の実験結果はサンプルの採取方法が不適切で，カタログ上は線膨張係数が全て１６ｐｐｍ／℃とされているにもかかわらず複屈折率ばらつきが大きく，信用できないと主張する。しかし，乙１７，２４におけるサンプルの採取方法で正確な複屈折率が測定できることは乙２６のとおりである。また，たしかに，被告は，被告製品のカタログにおいて，すべてのラインナップにつき線膨張係数１６ｐｐｍ／℃と記載しているが，これはあくまで目標値であり，実際には線膨張係数にばらつきがある。顧客とは必要に応じて線膨張係数のばらつきについて仕様書を交わして出荷するなどしており，問題はない。原告は，被告製品の複屈折率は膜面内の全方向において０．１３以上であると主張して甲４及び２１を提出する。しかしながら，被告は被告製品の流通を管理しているから，甲４及び甲２１で用いられているサンプルが被告製品であるか否かは疑わしい上，甲４及び甲２１のサンプル採取の方法（甲２３）は不適切であって正確な複屈折率の測定は期待できず（乙２５），被告が被告製品の複屈折率を測定したところ，０．０９８ないし０．１２４であったから（乙１７，２４），甲４及び２１は信用できない。なお，甲４については，実験の複屈折率の測定は，３０℃刻みで行われているだけであって甲４によって，被告製品が膜面内の全方向において複屈折率が０．１３以上であることが立証されているとはいえない。さらに，原告が第１回口頭弁論期日において陳述した平成１５年５月１３日付準備書面(1)によれば，サンプルＣ及びＤの最小値は０．１２９であり，０．１３未満である。
３　争点３（本件特許には明らかな無効事由があり，本件特許に基づく原告の権利行使は権利の濫用に当たるか）
(1)　特許法２９条１項３号該当事由の有無
（被告）
本件発明は，本件特許出願前に日本国内において頒布された刊行物である特開昭６０－２１０８９４号公報（乙２１。以下「乙２１に係る公報」という。）又は特開昭６０－２１０６２９号公報（乙２２。以下「乙２２に係る公報」という。）に記載された発明である。
ア乙２１に係る公報に記載されたポリイミド膜について乙２１に係る公報には，次の(ア)のような記載があり（同公報２頁右下欄１１行ないし３頁左上欄１１行。以下「乙２１に係る公報の記載」などという。），同記載について次の(イ)のようにいえるから，乙２１に係る公報の上記記載は次の(ウ)のような構成ということができ，(ウ)の構成中ａは構成要件Ａの一般式(4)に，(ウ)の構成中ｂは構成要件Ａ①の一般式(2)に，(ウ)の構成中ｃは，構成要件Ｂに，(ウ)の構成中ｄは構成要件Ｃに相当するから，本件発明は，本件特許出願前に日本国において頒布された刊行物である乙２１に係る公報に記載された発明と同一である。


(ア)　「温度計，攪拌器及び塩化カルシウム管をつけた３００ｍｌ４つ口フラスコに４，４’－ジアミノジフェニルエーテル（以下ＤＤＥと略す）３．０ｇ，ｐ－フェニレンジアミン（以下ＰＰＤと略す）９．２ｇとＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミド（以下ＤＭＡＣと略す）１９２．６ｇを入れて撹拌し，溶解する。この溶液を１０℃前後に保ちながら，ピロメリット酸二無水物（以下ＰＭＤＡと略す）２１．８ｇを徐々に添加した後３時間撹拌して還元粘度２．４６ｄｌ／ｇ（溶媒ＤＭＡＣ，濃度０．１ｇ／ｄｌ温度２５．０℃）のポリアミド酸ワニスを得た。このワニスを３５μｍの圧延銅箔上に塗布した後，１００℃３０分，２５０℃１０分，４２５℃１０分熱処理し塗膜厚さ５０μｍのフレキシブル印刷配線板用基板を得た。この基板は熱処理後，カールがまったく見られなかった。また，３５０℃の半田に浸漬してもふくれの発生はなかった。耐屈折性を測定したところ１２１回で銅箔が切断したが，ポリイミド塗膜は異常がなかった。」(イ)　乙２１に係る公報に記載されたフレキシブル印刷配線板用基板は，銅箔とその上のポリイミド塗膜からなり，このうちポリイミド塗膜が酸二無水物とジアミンとを反応させた重合体であるポリイミドからなるポリイミド膜であることがわかる。そして，上記ポリイミド膜の作製に当たっては，ピロメリット酸二無水物（ＰＭＤＡ）が２１．８ｇ使用され，それ以外の酸二無水物は使用されていない。また，ジアミン成分としては，４，４’－ジアミノジフェニルエーテル（ＯＤＡ）３．０ｇ及びパラフェニレンジアミン（ＰＤＡ）９．２ｇが用いられている（乙２１に係る公報記載の「ｐ－フェニレンジアミン」は「パラフェニレンジアミン」と同義である。）ので，繰り返し単位中の４，４’－ジアミノジフェニルエーテル（ＯＤＡ）残基とパラフェニレンジアミン（ＰＤＡ）残基のモル比は１５：８５である。
乙２１に係る公報には，上記ポリイミド膜の複屈折率は明確に記載されていないが，乙２１の実施例１の記載に準じてポリイミド膜を作製し，その複屈折率を測定したところ複屈折率は０．１４であった（乙１９。なお，乙１９のサンプルは，便宜上，乙２１に係る公報に記載された製膜方法ではなく，ガラス板上に流延塗布した後，ガラス板から引き剥がし，金枠に固定する方法を用いて作製した。）。そして，上記ポリイミド膜は延伸処理を行っていないので，膜面内の全方向において複屈折率が０．１３以上である。
(ウ)したがって，乙２１に係る公報には次のような構成を有するポリイミド膜が記載されていることになる。
ａ　ピロメリット酸二無水物（ＰＭＤＡ）残基と４，４’－ジアミノフェニルエーテル（ＯＤＡ）とがイミド結合することにより得られる反復単位とｂ　ピロメリット酸二無水物（ＰＭＤＡ）残基とパラフェニレンジアミン（ＰＤＡ）とがイミド結合することにより得られる反復単位により構成されｃ　膜面内の全方向において複屈折率（ｎ）が０．１３以上の値を持つ
ｄ　ポリイミド膜


イ乙２２に係る公報に記載されたポリイミド膜について乙２２に係る公報には，次の(ア)のような記載があり（同公報３頁右上欄１５行ないし左下欄３行。以下，同記載部分を「乙２２に係る公報の実施例４」などという。同２頁左下欄１７ないし右下欄１３行），同記載について次の(イ)のようにいえるから，乙２２に係る公報の実施例４の記載は次の(ウ)のような構成ということができ，(ウ)の構成中ａは構成要件Ａの一般式(4)に，(ウ)の構成中ｂは構成要件Ａ①の一般式(2)に，(ウ)の構成中ｃは，構成要件Ｂに，(ウ)の構成中ｄは構成要件Ｃに相当するから，本件発明は，本件特許出願前に日本国において頒布された刊行物である乙２２に係る公報に記載された発明と同一である。(ア)　「実施例４　ＤＤＥ５．０ｇ，ＰＰＤ８．１ｇ，ジメチルアセトアミド１９８ｇ，ＰＭＤＡ２１．８ｇを用い，反応温度４０℃とした以外は実施例１と同様にして還元粘度１．９８ｄｌ／ｇのポリアミド酸ワニスを得た。最終処理温度を４５０℃とする以外は実施例１と同様にして得たポリイミドフィルムの引張強さは２８．５ｋｇ／ｍｍ２，伸び率は３５％であった。」「実施例１　温度計，攪拌機および塩化カルシウム管をつけた３００ｍｌ４つ口フラスコに４，４’－ジアミノジフェニルエーテル（以下ＤＤＥと略す）１７．０ｇ，ｐ－フェニレンジアミン（以下ＰＰＤと略す）１．６２ｇとＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミド２２９．１ｇを入れ撹拌し溶解する。この溶液を１０℃前後に保ちながらピロメリット酸二無水物（以下ＰＭＤＡと略す）２１．８ｇを徐々に添加した後３時間撹拌して還元粘度２．３４ｄｌ／ｇ（溶媒ジメチルアセトアミド，濃度０．１ｇ／ｄｌ温度２５．０℃）のポリアミド酸ワニスを得た。このワニスをガラス板上に流延した後，９０℃で３０分間乾燥してポリアミド酸からなる丈夫なフィルムを得た。フィルムをガラス板上より剥離し金枠に固定し２００℃１０分更に４２５℃で１０分加熱してポリイミドフィルムを得た。」(イ)　乙２２に係る公報の実施例４に記載されたポリイミド膜は，酸二無水物とジアミンとを反応させた重合体であるポリイミドからなるポリイミド膜であることがわかる。そして，上記ポリイミド膜の作製にあたっては，ピロメリット酸二無水物（ＰＭＤＡ）が２１．８ｇ使用され，それ以外の酸二無水物は使用されていない。また，ジアミン成分としては，４，４’－ジアミノジフェニルエーテル（ＯＤＡ）５．０ｇ及びパラフェニレンジアミン（ＰＤＡ）８．１ｇが用いられている（乙２２に係る公報記載の「ｐ－フェニレンジアミン」は「パラフェニレンジアミン」と同義である。）ので，繰り返し単位中の４，４’－ジアミノジフェニルエーテル（ＯＤＡ）残基とパラフェニレンジアミン（ＰＤＡ）残基のモル比は２５：７５である。
乙２２に係る公報には，上記ポリイミド膜の複屈折率は明確に記載されていないが，乙２２に係る公報の実施例４の記載に忠実に従ってポリイミド膜を作製し，その複屈折率を測定したところ複屈折率は０．１３４であった（乙２７。当業者が通常行うような方法（乙４７参照）による実験である。すなわち，ポリアミド酸ワニスをガラス板上に流延塗布した後，予め９０℃に予熱されたオーブンで３０分間乾燥した後，塗膜をガラス板より剥がし，支持金枠に張り付けて固定し，再度，前記オーブンに入れて３０分かけて２００℃まで昇温し，２００℃で１０分間加熱した後，さらに予め４５０℃に予熱された別のオーブンに入れて４５０℃で１０分加熱することにより，膜厚２２μｍのポリイミド膜を得る方法によっている。）。そして，上記ポリイミド膜は延伸処理を行っていないので，膜面内の全方向において複屈折率が０．１３以上，線膨張係数が１．２３×１０－５℃－１以下である。なお，原告は，特許異議申し立て事件において，乙２２に係る公報記載の実施例１ないし３については複屈折率の測定実験を行っており（乙２８），原告の上記実験結果とパラフェニレンジアミン（ＰＤＡ）のモル％とをプロットすると，乙２７の乙２２に係る公報の実施例４の複屈折率の値は，上記実施例１ないし３に係る実験結果の延長線上にある。さらに，本件発明の効果に関係する線膨張係数のデータを同様にプロットした場合にも乙２７の乙２２に係る公報の実施例４の線膨張係数の値は，上記実施例１ないし３に係る実験結果の延長線上にある。これに対し，原告甲３３の実験結果を提出するが，甲３３の実験結果は，乙２８の実施例３の複屈折率より実施例４の複屈折率の法が小さくなる，ＰＤＡ含有率が大きいほど複屈折率が大きくなるという一般測に反するものであって信用できない。
(ウ)したがって，乙２２に係る公報には次のような構成を有するポリイミド膜が記載されていることになる。
ａ　ピロメリット酸二無水物（ＰＭＤＡ）残基と４，４’－ジアミノフェニルエーテル（ＯＤＡ）とがイミド結合することにより得られる反復単位とｂ　ピロメリット酸二無水物（ＰＭＤＡ）残基とパラフェニレンジアミン（ＰＤＡ）とがイミド結合することにより得られる反復単位により構成されｃ　膜面内の全方向において複屈折率（ｎ）が０．１３以上の値を持つ
ｄ　ポリイミド膜
ウ　これに対し，原告は，乙２１や２２に係る公報にポリイミド膜の複屈折率を測定しようとする動機が記載されていないから，これら公報記載の構成と本件発明の構成は同一ではない旨主張する。しかし，そもそも新規性の判断は特許発明と公知発明が物として同一であるかどうかという客観的な判断である。
（原告）


ア乙２１に係る公報に記載されたポリイミド膜について乙２１に係る公報に構成要件Ａ①を満たす組成を有するポリイミド膜の記載があることは認めるが，乙２１に係る公報に記載されたポリイミド膜は，複屈折率が０．１３以上であるということはできない。
被告は，乙１９の実験結果を根拠に乙２１に係る公報に記載されたポリイミド膜の複屈折率が０．１３以上であると主張するが，乙１９の実験は，複屈折率に影響を与えるポリイミド膜の製膜方法が，乙２１に係る公報に記載されたものと異なるから，乙１９のサンプルとされたポリイミド膜の複屈折率から乙２１に係る公報に記載されたポリイミド膜の複屈折率を推測することはできない。イ　乙２２に係る公報に記載されたポリイミド膜について乙２２に係る公報の実施例４に構成要件Ａ①を満たす組成を有するポリイミド膜の記載があることは認めるが，乙２２に係る公報に記載されたポリイミド膜は，複屈折率が０．１３以上であるということはできない。被告は，乙２２に係る公報の実施例４記載のポリイミド膜の複屈折率が０．１３以上であった旨の実験結果（乙２７）を提出するが，原告が，乙２２に係る公報の実施例４を追試したところ，同ポリイミド膜（膜圧２５ミクロン）の複屈折率は０．０７４と０．１３を大きく下回った（甲３３）。被告の上記実験結果には，実験条件の意図的な操作があったことが強く疑われる。乙２２に係る公報の実施例４記載のポリイミド膜は，膜厚が薄いほど複屈折率が大きくなり，乾燥後に膜中に残存する揮発成分の含有率（以下「残揮含有率」という。）が大きいほど複屈折率が大きくなり，乾燥及び加熱工程における昇温速度が速いほど複屈折率が大きくなるという特徴があるところ（甲３３），乙２７の実験によって作製したポリイミド膜は，膜厚，残揮含有率，昇温速度についての記載がない。被告は，乙２７の実験にあたって，膜厚，残揮含有率ないし昇温速度について意図的な操作を行った可能性がある。また，固定枠に固定する製膜方法によった場合には，膜に弛みが生じないよう素早く枠に固定しなければ，膜面内の各方向の複屈折率に偏りが生じ，一方向のみ複屈折率が大きくなる可能性があるところ，乙２７には膜面内の一方向の複屈折率しか記載されていないから，枠への固定方法により生じた複屈折率の大きい方向の数値のみを記載している可能性が大きい。
なお，被告は，乙２７の実験結果が，特許異議申立事件において，原告が行った乙２２に係る公報記載の実施例１ないし３についての複屈折率の測定実験（乙２８）と，乙２２に係る公報の実施例４の複屈折率の値は，上記実施例１ないし３に係る実験結果の延長線上にある旨主張する。しかしながら，複屈折率は組成が同じでも製膜条件によって変わり得るものであり，乙２７及び乙２８で行われた実施例１ないし４についての実験は，ジアミンのモル％以外の使用した溶媒（実施例１及び４がＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミド，実施例２がジメチルホルムアミド，実施例３がＮ－メチル－２－ピロリドン），ワニス合成時の反応温度（実施例１及び２が１０℃，実施例３が３０℃，実施例４が４０℃），製膜時の最終処理温度（実施例１ないし３が４２５℃，実施例４が４５０℃）等の製膜条件が異なっているから，上記実験結果から得られたデータを比較して複屈折率がグラフの直線上にあると主張することは科学的意味を有していない。
ウ　乙２１，２２に係る公報に記載されたポリイミド膜に共通の主張本件発明は，特定の組成を有するポリイミド膜のうち，膜面内の全方向において複屈折率が０．１３以上の値を持つポリイミド膜が熱的寸法安定性等に優れていることを見出したことにある。ところが，乙２１，２２に係る公報には，特定の複屈折率を有するポリイミド膜が熱的寸法安定性等に優れていることに関する記載はなく，まして，複屈折率が０．１３以上の値を持つポリイミド膜が熱的寸法安定性等に優れていることについての記載はない。
(2)　特許法２９条２項該当事由の有無
（被告）
ア　本件発明は，当業者が，乙２１に係る公報又は乙２２に係る公報に基づいて容易に想到することができたものである。
すなわち，本件特許出願当時，ポリイミドワニスを銅箔上に流延して熱処理をする製膜方法（乙２１に係る公報記載の製膜方法）及びガラス板上に流延させた後ガラス板から剥がして金枠に固定する製膜方法（乙１９記載の製膜方法）はいずれも周知技術であり，用途に応じて両者を使い分けること（例えば，ポリアミド酸ワニスを銅箔に直接塗布してフレキシブルプリント基板を作製する場合においても，ポリイミド樹脂の原料成分と熱膨張係数との関係を検討するため，ポリアミド酸ワニスをガラス板上に流延させた後ガラス板から剥がして金枠に固定する製膜方法でポリイミドフィルムを作製するなど）も周知であったから（乙２９ないし３１，４８，４９。同各乙号証に係る各特許公報の記載は次のイのとおりである。），乙２１に係る公報記載の組成を用いて，乙１９記載の製膜方法でポリイミド膜を作製することは当業者にとって容易であった。そして，このようにして作製したポリイミド膜の複屈折率は０．１３以上であるから（乙１９），乙２１に係る特許公報から本件発明を想到することは，本件特許出願当時の周知技術に鑑みれば容易であった。
原告は，乙２１に係る公報には複屈折率に関する記載がないことから，当業者が乙２１に係る公報に接しても，複屈折率を特定値以上にするために製膜方法を変更すべきことを想到することはない旨主張する。しかし，乙２１に係る公報には，耐熱性に優れたポリイミドフィルムを得るという本件発明と共通の技術思想を有しており，ポリアミド酸ワニスを銅箔に直接塗布してフレキシブルプリント基板を作製する場合においても，ポリイミド樹脂の原料成分と熱膨張係数との関係を検討するため，ポリアミド酸ワニスをガラス板上に流延させた後ガラス板から剥がして金枠に固定する製膜方法でポリイミドフィルムを作製するなどすることがあった（乙４８）から，当業者が，乙２１に係る公報の記載を見て，同公報記載の組成において，本件特許出願当時周知の技術であった，ガラス板上に流延させた後ガラス板から剥がして金枠に固定する製膜方法を採用することは容易に想到し得ることである。


イ(ア)　乙２９に係る公報（特開昭６０－３２８２７号公報）の記載ａ　「実施例１　温度計，撹拌装置，還流コンデンサ，及び窒素吹込口を有する４つ口フラスコに，表１に示す量のジアミンを入れ，‥‥‥表１に示すポリアミド酸ワニスを得た。‥‥‥これらのポリアミド酸を加熱して得られるポリイミドの熱膨張係数は，次のように測定した。すなわち，ガラス板にアプリケータを用いて均一に塗布し，８０～１００℃で３０～６０分乾燥してフィルム状にし，ガラス板からはがして鉄枠に固定し，２００℃，３００℃，４００℃にそれぞれ６０分保持して３０～２００μｍ厚のポリイミドフィルムを得た。」（乙２９の６頁左下欄２０行ないし右下欄２０行）
ｂ　「実施例２　実施例１で示したポリアミド酸ワニス（ＰＡ１）を用いて片面粗化した３５μｍ厚の銅箔の粗化面に，硬化後の膜厚が５０μｍになるように直接塗布した。乾燥，硬化は鉄わくに固定した状態で，１００℃／１時間，２００℃／３０分，４００℃／３０分の条件で行った。室温に冷却後，鉄枠をはずして，フレキシブル銅張板を得た。」（乙２９の７頁右下欄１行ないし８行）(イ)　乙３０に係る公報（特開昭６０－１５７２８６号公報）の記載ａ　「絶縁材の線膨張係数と導体のそれとの差が１．５×１０－５℃－１以下のものを使用することによって導体と絶縁材に熱履歴を加えてもカール，ねじれ，反り等のない，十分な接着力，耐熱性，寸法安定性等をもつ工業的に有用なフレキシブルプリント基板とその製造方法を提供することにある。」（乙３０の２頁左下欄１０行ないし１６行）
ｂ　「合成例１　温度計，塩化カルシウム管，攪拌機，窒素吹込口を取付けた５００ｍｌの４つ口フラスコに毎分約１００ｍｌの窒素を流しながら‥‥‥ポリアミック酸を得，さらに以後の塗膜作業性を良くするためにこのワニスの回転粘度が約５０ポアズになるまで８５℃でクッキングを行なった。／上記のようにして得られたポリアミック酸ワニスをガラス板上にアプリケータを用いて均一に塗布し１００℃の強制通風炉中に１時間放置し予備乾燥を行ない，ポリアミック酸フィルムを得，次いでポリイミドフィルムを得た。」（乙３０の５頁左下欄４行ないし右下欄４行）
ｃ　「比較例２　合成例１で合成したポリアミック酸ワニスを片面粗化処理した３５μｍ厚の圧延銅箔にアプリケーターを用いて均一に塗布し，強制通風炉中に１００℃で１時間乾燥後鉄わくに固定し２００℃，４００℃でそれぞれ１時間，３０分保持した。」（乙３０の６頁右上欄５行）
(ウ)　乙３１に係る公報（特開昭６０－２４３１２０号公報）の記載ａ　「合成例１　温度計，塩化カルシウム管，かくはん棒，窒素吹込口を取付けた５００ｍｌの４つ口フラスコに毎分約１００ｍｌの窒素を流しながら，‥‥‥ポリアミック酸を得，更に以後の塗膜作業性を良くするためこのワニスの回転粘度が約５０ポアズになるまで８５℃でクッキングを行った。／上述のようにして得られたポリアミック酸ワニスをガラス板上にアプリケータを用いて均一に塗布し１２０℃の強制通風炉中で１時間放置し予備乾燥を行いポリアミック酸フィルムを得，次いでこのポリアミック酸フィルムを鉄枠に固定し，２００℃，３００℃でそれぞれ１時間保持後，コハク色のポリイミドフィルムを得た。」（乙３１の５頁左下欄１１行ないし右下欄８行）
ｂ　「比較例２　合成例１で合成したポリアミック酸ワニスを片面粗化処理した厚さ３５μｍの圧延銅箔にアプリケーターを用いて均一に塗布し，強制通風炉中に１２０℃で１時間乾燥後鉄枠に固定し２００℃，４００℃でそれぞれ１時間，３０分保持した」（乙３１の６頁左上欄１３行ないし１９行）(エ)　乙４８に係る公報（特開昭６０－２５００３１号公報）の記載ａ　「このように有機ポリマーの線膨張係数が大きいための問題点は極めて多く，低膨張係数を有する有機ポリマーはかなり前から強く望まれていた。本発明者らはこのような事情に鑑み，先ず，耐熱樹脂材料，特にポリイミドについて多くの合成実験を試み，原料成分と熱膨張係数との関係について詳細に検討した。」（２頁左上２０行ないし右上欄６行）
ｂ　「これらのポリアミド酸を加熱して得られるポリイミドの熱膨張係数は，次のように測定した。すなわち，ガラス板にアプリケータを用いて均一に塗布し，８０～１００℃で３０～６０分乾燥してフィルム状にし，ガラス板からはがして鉄枠に固定し，２００℃，３００℃，３５０℃にそれぞれ６０分間保持して，３０～２００μｍ厚のポリイミドフィルムを得た。」（６頁左上欄１７行ないし右上欄４行）


ｃ　「実施例１３　実施例１で示したポリアミド酸ワニス‥‥‥を用いて，片面粗化した３５μｍ厚の銅箔の粗化面に，硬化後の膜厚が５０μｍになるように直接塗布した。乾燥，硬化は鉄枠に固定した状態で，１００℃／１時間，２００℃／３０分，３５０℃／１５分の条件で行った。温室に冷却後，鉄枠をはずして，フレキシブル銅張板を得た。」（７頁右下欄２行ないし８行）(オ)　乙４９に係る公報（特開昭５５－７８０５号公報）の記載ａ　「この発明の方法において，ポリアミック酸の溶液から溶媒を徐々に除去しながらポリアミック酸の成形物を成形する方法は，すでに公知のどのような成形方法で行ってもよく，例えば，１０～１００μｍの厚さのポリアミック酸フィルムを形成する場合には，ポリアミック酸の溶液をガラス板，銅板，アルミ板などの平滑な平板上に流して被膜を形成し，この被膜から溶媒を加熱によって徐々に除去して成形する方法，あるいは，加熱した回転ドラムにポリアミック酸の溶液を流して回転ドラムの表面に被膜を形成し，この被膜から溶媒を徐々に除去して成形する方法を挙げることができる。」（３頁右上欄１３行ないし左下欄５行）ｂ　「１４ｌの円筒型重合槽に，芳香族ジアミン成分として第２表に示す量のｐ－フェニレンジアミン（ＰＰＤ）および４，４’－ジアミノジフェニルエーテル（ＤＡＤＥ）と，芳香族テトラカルボン酸二無水物として５３０ｇ（１．８０モル）の３，３’，４，４’－ビフェニルテトラカルボン酸二無水物（Ｓ－ＢＰＤＡ）とを，Ｎ－メチルピロリドン６ｌと共に加え，室温（約３０℃）で６時間撹拌して，第２表に示す対数粘度（３０℃，０．５ｇ／１００ｍｌＮ－メチルピリドン）のポリアミック酸の溶液を得た。それらの各ポリアミック酸の溶液をガラス板上に流してポリアミック酸の溶液の被膜を形成し，その被膜を室温で１時間減圧状態に維持し，次いで１２０℃で３１．５時間減圧状態に維持して溶媒を蒸発除去してポリアミック酸のフィルム（約３０μ）を成形した。それらの各ポリアミック酸のフィルムをガラス板からはがし，金属枠にとり付けて，室温から２００℃に約３０分間で昇温し次いで２００℃から３００℃に約３０分で昇温し，３００℃に約１時間維持してポリアミック酸のフィルムをイミド化してポリイミドフィルムを成形した。各ポリイミドフィルムの引張り強度及び伸び率を常温（約２５℃）で測定し，その結果を第２表に示す。」（３頁右下欄２行ないし４頁左上欄６行）
ウ　その他の進歩性に関する主張
なお，原告は，本件発明に係るポリイミド膜の製膜方法は，延伸や化学的方法によるイミド化などのいずれでもよいと主張するが，かかる原告の主張を前提とした場合には，本件発明が新規性，進歩性を有しないことは明白である。すなわち，ポリイミド膜の線膨張係数を低くすることは当業者に自明の課題であり，延伸や化学的方法によるイミド化の方法を用いれば線膨張係数を低くすることができることも当業者には周知の事項であったから，延伸や化学的方法によるイミド化の手法を用いて複屈折率が０．１３以上の値を持つポリイミド膜は本件特許出願前に当然に知られていたというべきである。
（原告）
ア　乙２１に係る公報あるいは同公報と乙２２に係る公報の組み合わせから
の容易想到について
本件発明は，特定の組成を有するポリイミド膜のうち，膜面内の全方向において複屈折率が０．１３以上の値を持つポリイミド膜が熱的寸法安定性等に優れていることを見出したことにある。ところが，乙２１に係る公報には，特定の複屈折率を有するポリイミド膜が熱的寸法安定性等に優れていることに関する記載はないから，乙２１に係る特許公報の記載から，ポリイミド膜の複屈折率を特定の値以上とするために製膜の諸条件を考慮し，「ワニスをガラス板に流延した後，フィルムをガラス板から剥がし，金枠に固定する」という乙１９記載の方法を採用することを容易に想到し得たとは考えられない。
そもそも，乙２１に係る発明は，従来，あらかじめ製膜されたポリイミドフィルムと金属箔とを接着剤層を介して接着する方法により製造していたフレキシブル印刷配線板用基板を，ポリアミド酸ワニスを金属泊に直接塗布した後，溶媒の除去及びイミド化を行うことによりフレキシブル印刷配線板用基板を製造するという発明であるから，乙２１に係る公報記載の製膜方法は当該発明の本質的技術なのであって，乙２１に係る公報は，「ワニスをガラス板に流延した後，フィルムをガラス板から剥がし，金枠に固定する」というような製膜方法を排除しているものであるから，乙２１に係る公報に接した当業者が，乙２１に係る公報記載の組成を乙１９記載の製膜方法で製膜することを想到することはあり得ない。被告は，乙２１に係る公報記載のポリイミド膜の組成と，乙２２に係る公報記載の製膜方法を組み合せることが容易であるかのように主張するが，乙２２に係る公報記載の発明は，耐熱性及び強度に優れたポリイミド成形物の製造法を提供することを目的とするものであるが，ジアミン成分のモル分率に関し，「４，４’－ジアミノジフェニルエーテルのモル分率が０．５より小さいし吸湿率が大きくなる」と記載されており（乙２２の２頁左上欄１６ないし１８行），吸湿率が大きくなるという弊害を避けるために４，４’－ジアミノジフェニルエーテル（ＯＤＡ）のモル分率を０．５以上とすることを奨励しているのであって，言い換えれば，ｐ－フェニレンジアミン（ＰＤＡ）のモル分率を０．５以下とすることを推奨しているのでありから，乙２２に係る公報に記載されたポリイミド膜の組成は，乙２１に係る公報記載のそれと全く相反しているものであるから，乙２１に係る公報記載のポリイミド膜の組成と，乙２２に係る公報記載の製膜方法を組み合せることは到底考えられない。
イ　当時の公知技術に関する反論


被告は，本件特許出願当時，枠に固定する製膜方法が周知技術であり，ワニスを直接銅箔に塗布する製膜方法と用途に応じて使い分けることも周知であったとして乙２９ないし３１を提出する。しかし，乙２９ないし３１には，いずれも，乙２１に係る公報記載の組成で，枠に固定する方法で製膜した場合には，耐熱性，寸法安定性について所望の結果を得られなかった（乙２１に係る公報に記載されている組成とは異なる特殊な組成によった場合に所望の結果を得られるという内容の発明である。）旨が記載されているのであるから，乙２１に係る公報記載の組成について乙２９ないし３１に記載された固定枠に固定する方法によって製膜することを想到することが容易であったとの主張は理由がない。
ウ　その他の進歩性に関する主張
被告は，ポリイミド膜の線膨張係数を低くすることは当業者に自明の課題であり，延伸や化学的方法によるイミド化の方法を用いれば線膨張係数を低くすることができることも当業者には周知の事項であったから，延伸や化学的方法によるイミド化の手法を用いて複屈折率が０．１３以上の値を持つポリイミド膜は本件特許出願前に当然に知られていた旨主張するが，かかる主張を裏付ける証拠は何ら提出されていないから，被告の上記主張は根拠のない推論にすぎない。
(3)　特許法３６条３項，４項違反
（被告）
ア　本件特許発明が実施不能部分を含むことについて
ピロメリット酸二無水物（ＰＭＤＡ）残基とビフェニルテトラカルボン酸二無水物（ＢＰＤＡ）残基のモル比，４，４’－ジアミノジフェニルエーテル（ＯＤＡ）残基とパラフェニレンジアミン（ＰＤＡ）残基のモル比が，それぞれ６５：３５，８２：１８である場合（被告製品の中ＣＴＥの組成比）あるいは，７５：２５，７５：２５である場合（被告製品の低ＣＴＥの組成比）であっても，本件発明に含まれるという原告の主張を前提とした場合，本件発明は実施不能部分を含むことになるから，発明の詳細な説明に当業者が「容易にその実施をすることができる程度にその発明の目的，構成及び効果を記載」したもの（特許法３６条３項）といえず，また，特許請求の範囲が「発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載」したもの（特許法３６条４項）といえない。
すなわち，酸二無水物残基やジアミン残基の組成比が同じであっても，重合方法や製膜方法（膜圧，残揮含有率，昇温速度，枠への固定の仕方によっては，膜面内の複屈折率に偏りが生じ，一方向のみ複屈折率が上昇することがある等）によって複屈折率は異なるものであるところ，本件発明に係る明細書にはいかなる重合方法，製膜方法をとるべきかについて，極めて一般的な記載しかされていない。実施例，比較例には具体的な記載があるが，これらは，ピロメリット酸二無水物（ＰＭＤＡ）残基が１００％で，ビフェニルテトラカルボン酸二無水物（ＢＰＤＡ）残基を有しない構成である。このため，当業者であっても，本件発明に係る明細書に基づいて，ビフェニルテトラカルボン酸二無水物（ＢＰＤＡ）残基を積極的に有し，かつ複屈折率が膜面内の全方向において０．１３以上の値をもつポリイミド膜を作製することはできない。
実際，被告は，本件発明に係る明細書の記載に基づいて，ビフェニルテトラカルボン酸二無水物（ＢＰＤＡ）残基を積極的に有し，かつ複屈折率が膜面内の全方向において０．１３以上のポリイミド膜を作製しようと試みたが作製することができなかった（乙２０）。また，原告からも，本件発明に係る明細書の記載に基づいて，ビフェニルテトラカルボン酸二無水物（ＢＰＤＡ）残基を積極的に有し，かつ複屈折率が膜面内の全方向において０．１３以上のポリイミド膜を作製できたという実験結果は提出されていない（甲５は，本件特許出願後に公開された特開平９－２３５３７３号公報の実施例８を参考に基づいて作製されたものである。）。
原告は，甲２２を提出して，ビフェニルテトラカルボン酸二無水物（ＢＰＤＡ）残基を積極的に有し（具体的な組成割合は，乙２２に係る公報の実施例４の組成を用いた。），かつ複屈折率が膜面内の全方向において０．１３以上のポリイミド膜を作製できた旨主張する。しかし，甲２２の実験は，乙２２に係る公報の実施例４の重合スケールを３倍にするなど，乙２２に係る公報の実施例４を忠実に追試したものではなく，また，実際に実験したのであれば間違うはずがないフラスコ容量の記載を間違っており，訂正後のフラスコ容量は乙２２に係る公報の実施例４の容量の７倍であるなど，いかにも不自然である。また，被告が甲２２の実験を忠実に再現して得られたポリイミド膜の複屈折率を測定したところ，中ＣＴＥ組成のものは０．０８５，低ＣＴＥ組成のものは０．０９８であったから（乙３２），甲２２は信用できないか，少なくともこれに明示されていない複屈折率を大きくするための条件が隠されているものと疑われる。
なお，仮に，甲２２の実験結果の信用性をひとまず措くとしても，甲２２の重合方法は本件発明に具体的に開示されたものではなく，本件発明には「いかなる共重合方法を用いてもよい」と記載されているにすぎないから，当業者が，所望の複屈折率を得るための重合方法を見出すには，さらに過度の実験を要することになり，本件発明は，実施不能部分を含むものであることにかわりない。実際，被告が，甲２２の追試を行ったところ，複屈折率が膜面内の全方向において０．１３以上の膜を得ることはできなかった。
原告は，乙３２が複屈折率を低くするための意図的操作が行われた可能性がある旨主張するが，乙３２には，製膜ドープをガラス板上に流延塗布した後，予め１００℃に予熱されたオーブンで１０分間乾燥した後，ポリアミド酸塗膜をガラス板より剥がし，支持金枠に貼り付けて固定し，再度，前記オーブンに入れて３０分かけて３００℃まで昇温し，３００℃で１分間加熱した後，さらに予め３５０℃に予熱された別のオーブンに入れて３５０℃で５分加熱しているが，上記のような加熱処理方法は当業者が通常採用する手法にほかならない（乙５０）。
イ　構成要件Ａの文言について


本件特許の特許請求の範囲中，Ｒ１を限定するための「式中Ｒ１は別紙３記載の構造式で示される基を主成分とする４価の芳香族基である。」との記載（構成要件Ａ中の文言）は，その文言自体からは直ちにその技術的意義が明らかとは言い難く，本件明細書の詳細な説明欄にも上記記載についての説明が一切存在しない。この点のみをもってしても，本件明細書の特許請求の範囲が「発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことが出来ない事項のみを記載」したものといえないことは，明らかである。
（原告）
原告が，被告製品の低ＣＴＥ又は中ＣＴＥのそれぞれと同等にビフェニルテトラカルボン酸二無水物（ＢＰＤＡ）残基を有する組成について，本件発明に係る明細書の記載の製膜方法に基づいてポリイミド膜を作製したところ，当該ポリイミド膜の複屈折率は，膜面内の全方向において０．１３以上であった（甲２２）。したがって，当業者であっても，本件発明に係る明細書に基づいて，ビフェニルテトラカルボン酸二無水物（ＢＰＤＡ）残基を積極的に有し，かつ複屈折率が膜面内の全方向において０．１３以上の値をもつポリイミド膜を作製することはできない旨の被告の主張は理由がない。これに対し，被告は，甲２２の重合方法は本件発明に具体的に開示されたものではなく，本件発明には「いかなる共重合方法を用いてもよい」と記載されているから，当業者が，所望の複屈折率を得るための重合方法を見出すには，さらに過度の実験をする必要があると主張する。しかし，本件特許明細書にはポリアミド酸溶液の重合方法について「ポリアミド酸溶液は公知の方法で製造することができる。すなわち，酸無水物成分とジアミン成分を実質等モル使用し，有機極性溶媒中で重合して得られる。」等と記載しているところ（甲２第７欄１４行以下），甲２２で用いた重合方法は，酸二無水物成分とジアミン成分を合計４成分系（酸二無水物成分としてＰＭＤＡ，ＢＰＤＡ，ジアミン成分としてＰＤＡ，ＯＤＡ）を重合する際に，酸二無水物成分とジアミン成分を実質等モル使用する場合に，当業者が採り得る最も素直な重合方法であるといえる。また，被告は，甲２２について，複屈折率を上昇させるための記載されていない製膜条件があることが疑われる旨主張する。甲２２について，甲２２に記載されていない製膜条件のうち複屈折率に関係するものとしては，残揮含有率と乾燥及び加熱工程における昇温速度が上げられるが，いずれも当業者が通常採用し得る範囲（特開昭６１－２６４０２８号公報４欄１０行ないし５欄４行，１３欄９行ないし１４欄１４行。甲３４参照）から選択しているものである（残揮含有率が４６重量％，昇温速度が甲２２記載の温度に予熱されたオーブンを用いる方法によっている。）。
なお，被告が提出する乙２０の実験結果は，中ＣＴＥと低ＣＴＥとで，組成が異なるにもかかわらず複屈折率がほとんど同一であり，その信頼性には疑問がある。
(4)　小括
（被告）
以上のとおり，本件特許は無効理由を有することが明らかであるから，本件特許権に基づく原告の請求は権利の濫用に当たり許されない。
（原告）
以上のとおり，本件特許には被告の主張する無効理由は存在せず，本件特許権に基づく原告の請求が権利の濫用に当たり許されないとする被告の主張は理由がない。
第４　当裁判所の判断
１　争点２（被告製品は構成要件Ｂを充足するか）について(1)　構成要件Ｂ「膜面内の全方向において複屈折率（ｎ）が０．１３以上の
値を持つ」の意義
ア　特許発明の技術的範囲は，願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならず，特許請求の範囲に記載された用語の意義は，願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して解釈するものとされている（特許法７０条１項，２項）。また，特許発明の技術的範囲の解釈に当たっては，当該特許発明の出願当時の技術水準や出願経過等をも斟酌すべきである。そこで，以下，構成要件Ｂ「膜面内の全方向において複屈折率（ｎ）が０．１３以上の値を持つ」の意義を検討する。
イ　証拠（甲２，９，乙１，３ないし５，１０，１３，３９の２）及び弁論の全趣旨によれば，本件明細書には，特許請求の範囲に下記(ア)のような記載があり，発明の詳細な説明欄に下記(イ)のような記載があること，本件特許出願当時，下記(ウ)のような公知技術が存在しており，このような当時の技術水準の下において，本件特許の出願過程は下記(エ)のようなものであったことが認められる。
(ア)　特許請求の範囲の記載
「膜面内の全方向において複屈折率（ｎ）が０．１３以上の値を持
つことを特徴とするポリイミド膜」
(イ)　発明の詳細な説明の記載


ａ　「優れた寸法安定性を有するポリイミド膜については種々の検討が行われている。例えば，特開昭６１－２６４０２８，特開昭６１－２４１３２５，特開昭６１－１８１８２８，特開昭６１－１５８０２５，特開昭５８－１８５６２４号公報等には熱的寸法安定性を改良する目的で，パラフェニレンジアミンやジメチルベンジジンやピロメリット酸二無水物などの剛直な分子を用いる方法が記載されている。しかしながらいずれも得られるポリイミド膜は機械的強度（特に伸度）や耐熱性や耐薬品性に問題を生じる。」（本件公報４欄１９行ないし２８行）ｂ　「上記問題点を解決すべく本発明者らは，鋭意努力の結果，一般式(1)‥‥‥で表わされる反復単位のうち特定の組合せの反復単位を有し，かつ膜面内の全方向において複屈折率（ｎ）が０．１３以上の値を持つことを特徴とするポリイミド膜が線膨張係数が小さく熱的寸法安定性に優れていることを見い出した。」（同４欄３４行ないし３６行，３欄４２行ないし４９行）ｃ　「一般式(4)の反復単位と一般式(2)との反復単位のモル比あるいは一般式(4)の反復単位と一般式(3)との反復単位のモル比が１：９９から９０：１０までの値であるものが望ましい。モル比が９０：１０をこえると複屈折率（ｎ）増大の効果がやや小さい。」（同７欄５行ないし１０行）ｄ　「このポリイミド膜の製造方法について説明する。このポリイミド膜は，その前駆体であるポリアミド酸溶液から得られるが，その前駆体であるポリアミド酸溶液は，公知の方法で製造することができる。‥‥‥ポリアミド酸溶液からポリイミド膜を得るには，ポリアミド酸溶液に化学量論以上の脱水剤と必要に応じ，触媒量の第３級アミン類等を加えて脱水するなどの化学的方法，または脱水剤などを加えず熱的に脱水閉環する方法を用いることができる。理由は不明であるが本発明の複屈折率（ｎ）が０．１３以上のポリイミド膜を得るには化学的方法を用いるほうがはるかに容易に目的のポリイミド膜を得ることができる。製膜方法としてはポリアミド酸溶液を支持体上に流延または塗布して膜状と成し，その膜を１５０℃以下の温度で１～３０分間乾燥し，自己支持性の膜を得る。次いで，これを支持体より引き剥し，固定枠に固定した後，１００～５００℃まで徐々に加熱し，熱的または化学的に脱水閉環する方法やポリアミド酸溶液を支持体上に流延または塗布し，約１００～５００℃まで徐々に加熱しそのまま支持体上で熱的または化学的に脱水閉環する方法などがあるが，複屈折率が０．１３以上のポリイミド膜を得るには理由は不明であるが前者の方法すなわち途中で一たん自己支持性の膜をひきはがす方法が好ましい。特に前者の方法において化学的脱水方法を用いる場合は非常に容易に目的のポリアミド膜を得ることができる。」（同７欄１２行ないし４１行）
ｅ　「比較例３‥‥‥ポリアミド酸溶液にポリアミド酸のアミド結合１モルに対して無水酢酸４モル，イソキノリン０．５モルを加え，よく撹拌した後，ガラス板上に流延塗布し，約１００℃で約１０分間，乾燥後，ポリアミド酸塗膜をガラス板より剥し，その塗膜を支持枠に固定し，その後約２５０℃で約１０分間，約３５０℃で約５分間加熱し，約２５ミクロンのポリイミド膜を得た。‥‥‥実施例２‥‥‥無水ピロメリット酸を用いた以外は，比較例３と同様の条件・方法で約２５ミクロンのポリイミド膜を得た。このポリイミド膜の特性を表１に示す。」
（同８欄３２行～４８行）
ｆ　「実施例３～６　　４，４’－ジアミノジフェニルエーテルとパラフェニレンジアミンのモル比を種々変え，それらと等モルの無水ピロメリット膜を用いた以外は，比較例３と同様の条件・方法で約２５ミクロンのポリイミド膜を得た。これらの膜の特性を表１に示す。」（同８欄４９行～１０欄２行）ｇ　表１（同９欄～１０欄。本判決末尾添付の別紙４のとおり）
(ウ)　本件発明出願当時の公知技術
ａ　特公昭４４－２０８７８号公報（乙１３）には，次のような記載がある。
「少なくとも０．１の固有粘度を有し且つイミド単位対先駆体単位の比が少なくとも３０：７０であるポリイミド又はポリイミド先駆体ゲルのフィルムの処理方法であって，あらかじめフィルムのいずれかの平面方向に２５％以上実質的に収縮させてない該フィルムを引張し，フィルムに実質的な揮発性含有物を有しせしめながら該引張を２０ないし５５０℃で少なくとも一方向に行なって，フィルムの少なくとも一平面方向を少なくとも約５％増加せしめ，同時にフィルムのいずれかの平面方向の収縮を防ぐことを特徴とする処理方法」（同公報２４欄３６行ないし２５欄１行）
ｂ　特開昭６１－１５８０２５号公報（乙３９の２）には，次のような記載がある。
「このベースフィルムは，前述のように，ＰＰＤ，ＢＰＤＡおよびＰＭＤＡの３成分あるいはＰＰＤ，ＤＡＤＥ，ＢＰＤＡ及びＰＭＤＡの４成分から共重合で形成されたものであるので，耐熱性，引張り弾性に優れているばかりでなく，両成分を構成する各成分の使用量比率をいろいろと調整することによって，得られた芳香族ポリイミド膜の熱膨張係数を強磁性材料の熱膨張係数に大略一致するような比較的低い値にすることができ，また，芳香族ポリイミド膜の引張弾性定数を用途に応じて腰の強さ等の性能を好適にするように変えることができる。」（同公報３頁左上欄１３行ないし右上欄３行）
「実施例２～７　芳香族ポリアミック酸を製造するためのモノマー成分の使用割合を第１表に示すようにしたほかは，実施例１と同様にして，芳香族ポリアミック酸の溶液組成物を製造した。」（同公報５頁左下欄５ないし９行）「実施例１‥‥‥この芳香族ポリアミック酸の溶液組成物を平滑なガラス板上に流延して，均一な厚さを有する溶液組成物の液膜を形成して，その液膜を約６０から２００℃までの温度範囲で昇温しながら乾燥して固化し，さらにその固化膜をガラス板からはぎ取り，炉の中で３５０℃の温度にまで加熱して熱処理し，厚さ４０μの芳香族ポリイミド膜を形成した。」（同公報４頁右下欄１９行ないし５頁左上欄１７行）


「表１」（同公報６頁左上欄。実施例６の欄にテトラカルボン酸成分としてＢＰＤＡ対ＰＭＤＡを２０対８０，熱膨張係数１．６×１０－５と記載されている。）
ｃ　昭和４３年１０月５日発行の「プラスチックス包装材料要覧－第３
版－」（甲９）
「二軸延伸とは，フィルムを融点以下の温度で縦および横方向に引き伸ばし，面配向を与える技術をいう。」（同書２４頁左欄１ないし２行）「縦，横の配向の均衡に関してはチューブ式では延伸をせまい区間で同時に全方向に起こすことができる点で，ステンタ方式より配向の均一なものが得られやすい。特に後述のようにテンタ方式では縦横同時に延伸することはむずかしく２段階で二軸延伸を行う場合，はじめの配向があとの延伸に際して崩れる傾向があり，とくにポリプロピレンフィルムで著しく，均衡のとれたものが得られにくい。延伸の均一性に関しては，同時二軸延伸のほうが原理的には延伸むらが少なく，チューブ式のほうが有利と考えられるが，多くの場合，摺接きずを防止するために，空中に浮いた状態で膨張され，バブルの形状が不安定であり，そのために均一性が阻害される。」（同書２５頁左欄１５ないし２９行）「引張強度，衝撃強度，初期弾性率など，ほとんどすべての機械的強度が，延伸前の数倍～数十倍に増加し，逆に伸びは数分の１に減少し，腰があって強じんなものとなる。‥‥‥二軸延伸によって耐熱性は向上する。」（同書２９頁）
(エ)　出願経過
ａ　本件発明は，平成７年２月２日付で，次の理由で拒絶すべき旨を通知された（乙３）。
「この出願の特許請求の範囲第１項に記載された発明は，その出願の日前（昭和６２年２月１３日）の出願であって，その出願後に出願公開された特願昭６２－２９７５５号（特開昭６３－１９７６２８号公報）の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明と同一であり，しかも，この出願の発明者がその出願前の出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく，またこの出願の時において，その出願人がその出願前の出願に係る上記特許出願の出願人と同一でもないので，特許法２９条の２の規定により特許を受けることができない。」上記拒絶理由通知内で引用された特開昭６３－１９７６２８号公報の特許請求の範囲第(1)項には次の記載がある（乙１０）。「ポリイミドフィルムをゾーン延伸することにより高強力ポリイミドフィルムを製造する方法において，２５０℃以上の温度でゾーン延伸を行うこと
を特徴とする高強力ポリイミドフィルムの製法方法」
また，同公報の発明の詳細な説明には，次の記載がある。「本発明は高強力ポリイミドフィルムの製造方法に関し，特にポリイミドフィルムをゾーン延伸することにより，高強力ポリイミドフィルムを製造する方法に関する。」（同公報１頁右下欄１ないし４行）「本発明に好適なポリイミドフィルムはピロメリット酸二無水物と４，４’－ジアミノ－ジフェニルエーテルから製造されたポリイミドフィルムであり，その典型は東レ・デュポン社が販売しているポリイミドフィルム“カプトン”である。」（同公報２頁右上欄１７行ないし左下欄２行）「第１表」（同公報４頁右上欄。当該発明の実施例１ないし３のポリイミド膜の複屈折率がそれぞれ０．３７，０．３４，０．２２と記載されている。）
ｂ　原告は，平成７年４月２０日付けで，次の①の内容の補正を行うとともに，同日付意見書を提出したが，同意見書には，次の②の記載がある（乙１，乙４，乙５）。
①　当初の明細書の特許請求の範囲第１項に「複屈折率（ｎ）が０．１３以上の値を持つことを特徴とするポリイミド膜」とされ，特許請求の範囲第３項に「特許請求の範囲第１項記載のポリイミド膜」とされていたのを，特許請求の範囲第１項につき「膜面内の全方向において複屈折率（ｎ）が０．１３以上の値を持つことを特徴とするポリイミド膜」とし，第３項を削除した。②　「本願発明のポリイミド膜は，本願実施例にも示されていますように，膜の延伸処理等は行っていませんので，その複屈折率は膜面のどの方向においても０．１３以上であることは本願の原明細書におきましても明白にされています。従いまして，このような原明細書に基づきまして『膜面内の全方向において』の要件を明白にする補正を行いました。」
「この引例２（特願昭６２－２９７５５号（特開昭６３－１９７６２８号公報））は，‥‥‥その複屈折率は延伸処理をすることによって上昇させております。このように延伸処理をしますと，その複屈折率は膜の方向によって異なり，延伸方向の複屈折率は上昇しますが，延伸方向の直角方向ではその複屈折率は上昇しませんので，延伸方向の複屈折率が０．１３以上になっても，その直角方向の複屈折率はそのような値にはならないのであります。」ウ(ア)　上記によれば，本件特許発明出願当時，成分の８０％がピロメリット酸二無水物（ＰＭＤＡ）残基で，２０％がビフェニルテトラカルボン酸二無水物（ＢＰＤＡ）残基のポリイミド膜が存在しており，当該ポリイミド膜は，複屈折率が大きいほど小さくなるとされている線膨張係数が１．６×１０－５（本件特許発明では，線膨張係数が１．５×１０－５のポリイミド膜の複屈折率は０．１３とされており，これとの差はわずかである。）とされており，当時の公知技術として用いられていた二軸延伸処理による製膜方法を採用した場合にはさらに複屈折率が上昇することは公知であった（上記イ(ウ)ｂ）。
(イ)　また，本件発明出願の日前に出願された特開昭６３－１９７６２８号公報（乙１０）に，ポリイミド膜を延伸処理することにより，延伸方向の複屈折率を０．１３以上に大きくすることができること，これによってポリイミド膜の強度を上げることができることが記載されていた。原告は，特許庁から上記公報の記載を指摘されて，特許請求の範囲第１項の「複屈折率（ｎ）が０．１３以上の値を持つ」の部分を「膜面内の全方向において複屈折率（ｎ）が０．１３以上の値を持つ」と補正した上，「本願発明のポリイミド膜は，本願実施例にも示されていますように，膜の延伸処理等は行っていませんので，その複屈折率は膜面内のどの方向においても０．１３以上である」と記載した意見書を提出した（前記イ(エ)ｂ）。


なお，この点について，原告は，上記出願経過において特許請求の範囲に含まれないとした「延伸処理」とは「一軸延伸」のことであって，「二軸延伸」ではないから，二軸延伸を施したポリイミド膜が本件特許発明の技術的範囲に含まれないとの趣旨ではない旨を主張する。しかし，原告が，上記意見書を提出した当時，延伸処理には一軸延伸と二軸延伸が存在しており，「延伸処理」といえば二軸延伸も含まれると解するのが通常であること，原告は，上記意見書において，引例との相違点につき，「延伸処理」は膜面内の全方向において複屈折率を上昇させるものではないことを記載しているところ，二軸延伸も延伸方向の複屈折率を上昇させるものであって，膜面内の全方向において複屈折率を上昇させるものでない点において一軸延伸と同様であるから，原告が意見書で使用した「延伸処理」の概念に二軸延伸が含まれないと考えることはできない。
(ウ)　本件特許発明は，上記(ア)のような公知技術が存在する下において，上記(イ)のような出願経過を経て出願されたものであるところ，特許請求の範囲には，「膜面内の全方向において複屈折率（ｎ）が０．１３以上の値を持つことを特徴とする」と記載されており，本件明細書の発明の詳細な説明には，各実施例について一方向の複屈折率のみが記載され（前記イ(イ)ｆ），実施例の本件明細書の発明の詳細な説明には，成分組成や製膜工程における脱水方法，製膜方法等によって本件特許発明に係るポリイミド膜の複屈折率が微妙に影響されるとして，複屈折率の大きくなる脱水方法や製膜方法を奨励する記載がなされているのであるから，本件発明は，ポリイミド膜の組成に関し，ピロメリット酸成分の割合を調節することにより，延伸処理等の特定の処理を施すことなく，膜面内の全方向において複屈折率が大きく，線膨張係数が小さいポリイミド膜をその技術的範囲とするものと解釈され，構成要件Ｂの「膜面内の全方向において複屈折率（ｎ）が０．１３以上」とは本件発明に係るポリイミド膜が，延伸処理を施すことなく，０．１３以上の複屈折率を膜面内の全方向において有することを意味するというべきである。(エ)　この点について，原告は，本件発明は，特定の組成を有し，複屈折率が膜面内の全方向において０．１３以上の値を有するポリイミド膜が線膨張係数が小さいことを見出した点に本質的特徴を有する発明であって，製膜過程において延伸処理を施すかどうかは本件発明の技術的範囲を画するものではない旨主張し，本件明細書に金枠に固定する製膜方法が記載されていることが原告の解釈を裏付けていると主張する。
しかしながら，本件特許発明出願当時の公知技術や出願過程に鑑みれば，本件特許発明が原告の主張するような意義を有する発明とは解されないことは前記のとおりである。また，本件明細書に記載する金枠に固定する製膜方法については，原告が指摘する各文献の記載を参照しても，ゲル状の膜の収縮を防ぐことにより分子鎖を配向させるという効果を有するものではあっても，一軸延伸や二軸延伸のように，ゲル状の膜を原長から物理的に引き伸ばして分子配向を制御するという効果を有するものではないことは明らかであるから，当該製膜方法の記載をもって，本件明細書に二軸延伸を含む延伸処理による製膜方法が記載されているということはできない。
(オ)　なお，仮に本件特許発明について，原告主張のように製膜過程において延伸処理を施すかどうかと無関係なものであるとすれば，特許法２９条の２，あるいは同法２９条１項３号，２項に違反して特許された無効事由を有するおそれなしとしない。すなわち，上記のとおり，本件発明出願の日前に出願された特開昭６３－１９７６２８号公報（乙１０）には，ポリイミド膜を延伸処理することにより，延伸方向の複屈折率を０．１３以上に大きくすることができること，これによってポリイミド膜の強度を上げることができることが記載されていたものであり，また，本件特許発明出願当時，テトラカルボン酸成分の８０％がピロメリット酸二無水物（ＰＭＤＡ）残基で，２０％がビフェニルテトラカルボン酸二無水物（ＢＰＤＡ）残基のポリイミド膜が存在しており，当該ポリイミド膜は，複屈折率が大きいほど小さくなるとされている線膨張係数が１．６×１０－５とされていたものであって（上記イ(ウ)ｂ。本件特許発明では，線膨張係数が１．５×１０－５のポリイミ
ド膜の複屈折率は０．１３とされており，これとの差はわずかである。），当時の公知技術として用いられていた二軸延伸処理による製膜方法を採用した場合には更に複屈折率が上昇することが明らかであったからである。(2)　被告製品が構成要件Ｂを充足するか
上記のとおり，構成要件Ｂの「膜面内の全方向において複屈折率（ｎ）が０．１３以上の値を持つ」とは，本件発明に係るポリイミド膜が，延伸処理を施すことなく，０．１３以上の複屈折率を膜面内の全方向において有することを意味するところ，乙１２，１６，１８及び弁論の全趣旨によれば，被告製品は延伸処理を施したポリイミド膜であると認められるから，被告製品は構成要件Ｂを充足しない。
この点について，原告は，構成要件Ｂにつき上記のように解したとしても，被告製品は延伸処理を経ない方法で製膜しても膜面内の全方向において複屈折率が０．１３以上であるから構成要件Ｂを充足する旨主張し，被告製品と同様の組成を用いて延伸処理を施すことなくガラス板上に塗布した後に引き剥がして金枠に固定する方法で製膜したポリイミド膜の複屈折率測定結果（甲５）を提出する。しかしながら，被告製品が，延伸処理を施したポリイミド膜である以上，被告製品と同様の組成を用いて被告製品とは異なる製膜方法によって作製されたポリイミド膜の複屈折率が，膜面内の全方向において０．１３以上であったとしても，被告製品が構成要件Ｂを充足するということはできない。２　以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，原告の本件請求は理由がない。よって主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４６部
裁判長裁判官　　　　　　三　　村　　量　　一
裁判官　　　　　　吉　　川　　　　　泉
裁判官青木孝之は，退官のため署名押印することができない。裁判長裁判官　　        三　　村　　量　　一
（別紙）
別紙１物件目録別紙２別紙３別紙４


平成１６年１月１６日判決言渡
平成１２年（ワ）第１１２号　損害賠償等請求事件
判　　　　　　決
主　　　　　　文
１　原告らの請求をいずれも棄却する。
２　訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及   び理由
第１　請求
１(1)被告国及び被告日本銀行健康保険組合は，別紙当事者目録（省略）の原
告番号（以下「原告番
号」という。）１の原告に対し，連帯して５０万円及びこれに対する平成１２年７月６日から支
払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(2)被告国及び被告千葉銀行健康保険組合は，原告番号２の原告に対し，連
帯して５０万円及びこ
れに対する平成１２年７月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(3)被告国及び被告安田健康保険組合は，原告番号３の原告に対し，連帯し
て５０万円及びこれに
対する平成１２年７月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(4)被告国及び被告経済産業省共済組合は，原告番号４の原告に対し，連帯
して５０万円及びこれ
に対する平成１２年７月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(5)被告国は，原告番号５，７，１２，１３，１５，１６，１９，２２から
１２４までの各原告に
対し，各５０万円及びこれに対する平成１２年７月６日から支払済みまで
年５分の割合による金
員を支払え。
(6)被告国，被告千葉銀行健康保険組合及び被告千葉県農協健康保険組合
は，原告番号６の原告に
対し，連帯して５０万円及びこれに対する平成１２年７月６日から支払済
みまで年５分の割合に
よる金員を支払え。
(7)被告国及び被告ブリヂストン健康保険組合は，原告番号８の原告に対
し，連帯して５０万円及
びこれに対する平成１２年７月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(8)被告国及び被告東京金属事業健康保険組合は，原告番号９の原告に対
し，連帯して５０万円及
びこれに対する平成１２年７月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(9)被告国及び被告三井化学健康保険組合は，原告番号１０の原告に対し，
連帯して５０万円及び
これに対する平成１２年７月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(10)被告国及び被告北陸銀行健康保険組合は，原告番号１１の原告に対し，
連帯して５０万円及び
これに対する平成１２年７月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(11)被告国及び被告千葉興業銀行健康保険組合は，原告番号１４の原告に対
し，連帯して５０万円
及びこれに対する平成１２年７月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(12)被告国及び被告ブリヂストン健康保険組合は，原告番号１７の原告に対
し，連帯して５０万円
及びこれに対する平成１２年７月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(13)被告国及び被告東京金属事業健康保険組合は，原告番号１８の原告に対
し，連帯して５０万円
及びこれに対する平成１２年７月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(14)被告国及び被告三井造船健康保険組合は，原告番号２０の原告に対し，
連帯して５０万円及び
これに対する平成１２年７月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(15)被告国及び被告東京金属事業健康保険組合は，原告番号２１の原告に対
し，５０万円及びこれ
に対する平成１２年７月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２　被告らは，原告番号１２５の原告に対し，連帯して１００万円及びこれに
対する平成１２年７月
６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。３　被告国は，原告らに対し，朝日，毎日，読売の各新聞の朝刊全国版に別紙
謝罪広告目録記載の謝
罪広告を同目録記載の条件で１回掲載せよ。
第２　事案の概要
本件は，健康保険法に基づく保険給付について，施術者が被保険者（患者）から委任を受けて保
険者に療養費を請求する受領委任払いがあん摩マッサージ指圧師，はり師，
きゅう師に認められて
いないことについて，それが認められている柔道整復師との間で不合理な差
別的取扱いがなされて
いるなどとして，原告らが，被告国に対しては国家賠償法１条１項，４条，
民法７２３条に基づ
き，損害賠償とともに名誉回復措置として謝罪広告の掲載を求め，その余の
被告らに対しては民法
７０９条，７１０条に基づき，損害賠償を求めた事案である。
１　争いのない事実等
(1)　原告番号１ないし１２４の各原告は，いずれもあん摩マッサージ指圧
師，はり師，きゅう師等
に関する法律（以下「法」という。）２条１項による免許を受けて，あん
摩マッサージ指圧師，
はり師，きゅう師（以下「あん摩マッサージ指圧師等」という。）を業とするものである。
原告番号１２５の原告（原告全国保険鍼灸師マッサージ師連合会。以下「原告連合会」とい
う。）は，鍼灸あん摩マッサージ指圧の普及・振興を図ると共に，あん摩マッサージ指圧師等に
よる健康保険取扱いを推進し，もって国民の公益に資することを目的とし
て昭和６１年９月に結
成された権利能力なき社団であり，原告番号１ないし１２４の各原告は原
告連合会の会員である
（弁論の全趣旨）。
(2)    被告国は，厚生行政に関し，保険者に対する行政指導などを通じて適正
に健康保険を運用する
立場にある。
被告経済産業省共済組合は，国家公務員共済組合法に基づいて設立さ
れ，組合員らに対して保
険給付その他の事業を行う法人であり，被告国及び被告経済産業省共済組
合以外の被告らは，平


成１４年法律第１０２号による改正前の健康保険法（以下「旧健康保険法」という。）２２条
（上記改正後の健康保険法（以下「健康保険法」という。）４条）以下の
規定に基づいて設立さ
れた法人（健康保険組合）である（以下，被告国以外の被告らを「被告組合ら」という。）。
(3)    あん摩マッサージ指圧師等については，法の適用があるが，その概要は次のとおりである。
ア　医師以外の者で，あん摩，マッサージ若しくは指圧，はり又はきゅう
を業としようとする者
は，それぞれ，あん摩マッサージ指圧師免許，はり師免許又はきゅう師
免許を受けなければな
らない（１条）。
イ　施術者（あん摩マッサージ指圧師，はり師又はきゅう師）は，外科手
術を行い，又は薬品を
投与し，若しくはその指示をする等の行為をしてはならない（４条，３条の２）。
ウ　あん摩マッサージ指圧師は，医師の同意を得た場合の外，脱臼又は骨
折の患部に施術をして
はならない（５条）。
(4)　柔道整復師は，柔道整復師法に基づき柔道整復を業とする者である。柔道整復師法の概要は，次のとおりである。
ア　この法律において「柔道整復師」とは，厚生労働大臣の免許を受け
て，柔道整復を業とする
者をいう（２条１項）。
イ　柔道整復師の免許は，柔道整復師試験に合格した者に対して，厚生労
働大臣が与える
（３条）。
ウ　医師である場合を除き，柔道整復師でなければ，業として柔道整復を
行なつてはならない
（１５条）。
エ　柔道整復師は，外科手術を行ない，又は薬品を投与し，若しくはその
指示をする等の行為を
してはならない（１６条）。
オ　柔道整復師は，医師の同意を得た場合のほか，脱臼又は骨折の患部に
施術をしてはならな
い。ただし，応急手当をする場合は，この限りでない。（１７条）なお，柔道整復とは，骨，筋，関節等に各種の外力が加わることにより
生ずる骨折，脱臼，打
撲，捻挫の患部を整復することである。
(5)　保険給付制度
ア　健康保険法は，労働者の業務外の事由による疾病，負傷若しくは死亡
又は出産及びその被扶
養者の疾病，負傷，死亡又は出産に関して各種の保険給付を行う保険給
付制度を規定している
（１条，５２条）。保険給付は，厚生労働大臣の指定を受けた病院若し
くは診療所又は薬局
（以下「保険医療機関等」という。）における療養の給付（医療の現物給付）が原則である
（６３条１項，３項）。被保険者は，保険医療機関等から６３条１項各
号に規定する療養の給
付を受けた際，当該保険医療機関等に対して一部負担金を支払い，当該
保険医療機関等は，療
養に要する費用から一部負担金を控除した額を保険者に請求し，保険者
がこれを支払う（７４
条１項，７６条１項）。
ただし，療養の給付が困難である場合等に限り，療養の給付に代え
て，現金給付である療養
費払いが認められている（８７条）。
健康保険法上，被保険者が施術等の療養を受けた際には，療養に要し
た費用を一旦施術者に
全額支払い，その後そこから一部負担金を控除した額を保険者に請求
し，保険者がこれを被保
険者に支払うといういわゆる償還払いの方法が原則とされている。
イ　療養費の受給要件
(ｱ)　あん摩マッサージ指圧師等について
ａ　対象疾患
慢性病であって医師による適当な治療手段のないものであり，主
として神経痛，リウマ
チなどであって，類症疾患（頸腕症候群，五十肩，腰椎症等の病名であって，慢性的な疼
痛を主症とする疾患）については，これら疾病と同一範ちゅうと認められるものに限る。
ｂ　医師の同意
医師の同意書又は病名，病状及び発病年月日が記載され，施術の
適否が判断できる診断
書を要する。
(ｲ)　柔道整復師について
ａ　対象疾患
骨折，脱臼，打撲，捻挫
ｂ　医師の同意
骨折及び脱臼については，医師の同意を要する。ただし，応急手
当の場合は，医師の同
意は必要ではない。
(6)　受領委任払い
柔道整復師から施術を受けた被保険者に対する療養費の支給について
は，平成１１年１０月２
０日付け厚生省老人保健福祉局長及び同省保険局長から都道府県知事宛の
「柔道整復師の施術に
係る療養費について（通知）」（老発第６８２号・保発第１４４号）によ
り，受領委任払いの方
法が認められている。この制度の概要は，あらかじめ当該柔道整復師の所
属する社団法人と保険
者との間で団体協定（柔道整復師個人の場合は契約）を締結しておき，被
保険者が柔道整復師か
ら施術を受けた際には，被保険者と当該柔道整復師との間で療養費の受
領・請求行為の委任をし
た上，被保険者において一部負担金を支払い，その後，当該柔道整復師
は，一部負担金を控除し
た額を保険者に請求し，これを受領した上，被保険者に対する受領金返還
債務と残金請求権とを
相殺するというものである。
これに対し，あん摩マッサージ指圧師等については，厚生省保険局長
は，昭和２５年１月１９
日付けで，都道府県知事宛に，「按摩，鍼灸術にかかる健康保険の療養費
について」と題する通
知（保発第４号。以下「保発第４号」という。）を発出し，都道府県知事
を通じてこれを各健康
保険組合等に周知させたが，この通知により，受領委任払いの方法をとる
ことは認められていな
い。保発第４号の内容は，「標記については療術業者の団体と契約の下
に，これを積極的に支給
する向もあるやに聞き及んでいるが本件については従前通り御取扱いを願いたい。従ってこの施
術に基づいて療養費の請求をなす場合においては，緊急その他眞に已むを
得ない場合を除いて
は，すべて医師の同意書を添付する等，医師の同意があったことを確認す
るに足る証憑を添える
よう指導することとして，その支給の適正を期することと致されたい。」というものである。


あん摩マッサージ指圧師等については，保発第４号が発出される以前か
ら受領委任払いは認め
られておらず，償還払いの方法がとられており，保発第４号はその趣旨を確認したものである。
ところで，あん摩マッサージ指圧師等についても，保険者である健康保
険組合が独自に受領委
任払いを認める場合もあるが，被告組合らはこれを認めず，償還払いの方
法を採っている（以
下，被告らが，柔道整復師には受領委任払いを認め，あん摩マッサージ指
圧師等にはこれを認め
ない取扱いを「本件取扱い」という。）。
(7)　療養費の請求と支払拒否
本訴提起前に，原告番号１の原告は被告日本銀行健康保険組合に対し患
者１名につき，原告番
号２の原告は被告千葉銀行健康保険組合に対し患者１名につき，原告番号
３の原告は被告安田健
康組合に対し患者１名につき，原告番号４の原告は被告経済産業共済組合
に対し患者１名につ
き，原告番号６の原告は被告千葉銀行健康保険組合及び被告千葉県農協健
康保険組合に対し患者
各１名につき，原告番号８の原告は被告ブリヂストン健康保険組合に対し
患者１名につき，原告
番号９の原告は被告東京金属事業健康保険組合に対し患者１名につき，原
告番号１０の原告は被
告三井化学健康保険組合に対し患者１名につき，原告番号１１の原告は被
告北陸銀行健康保険組
合に対し患者１名につき，原告番号１４の原告は被告千葉興業銀行健康保
険組合に対し患者１名
につき，原告番号１７の原告は被告ブリヂストン健康保険組合に対し患者
２名につき，原告番号
１８の原告は被告東京金属事業健康保険組合に対し患者１名につき，原告
番号２０の原告は被告
三井造船健康保険組合に対し患者１名につき，原告番号２１の原告は被告
東京金属事業健康保険
組合に対し患者１名につき，それぞれ受領委任払いの形式で療養費の請求
を行ったが，いずれも
療養費の支払（支給）を拒否された。
２　争点
(1)本件取扱いは合理性があるか。
ア　原告らの主張
健康保険制度における療養費の支給については，患者が医療機関に対
し，一旦医療費を払っ
た後，健康保険から要した医療費の支給を受ける方法（後払い方式）と
患者が医療機関におい
て医療を受け，要した医療費は患者から医療機関に対する保険給付の受
領委任の下，健康保険
から医療機関に対し，直接支給されるという方法（受領委任方式）が考えられる。このどちら
の制度を採るかは，国民の医療給付を受ける機会の確保と保険給付の適
正さの確保という２つ
の要請を勘案しつつ，行政庁の裁量の範囲内で決定される。後払い方式
の場合は，国民の医療
を受ける機会は減少するが，医療機関による不正受給という問題は減少する。受領委任方式の
場合は，国民の医療を受ける機会は増すものの，不正に保険給付を受ける余地が大きくなる。
結局，受領委任方式を認めるか否かは，当該医療機関が不正受給を行わ
ない（保険給付の適正
を害するおそれのない）医療機関であろうという評価，国民の医療を受ける機会を確保する要
請が高いか否かの評価の下で判断される。
健康保険法は，あん摩マッサージ指圧師等及び柔道整復師について
は，保険医療機関とはし
ないものの，一定の要件を満たした場合には療養費の支給を認め，事実
上健康保険が適用され
ることとなっている。そして，あん摩マッサージ指圧師等を規制する法
と柔道整復師を規制す
る柔道整復師法には，資格，免許，施術所の要件，業務に関する規制，
監督，罰則のいずれに
も違いがないから，あん摩マッサージ指圧師等と柔道整復師に対する社
会的信用，国民のこれ
ら医療を受ける機会の保障の必要のいずれについても別異とする根拠はない。それにもかかわ
らず，厚生労働省は，柔道整復師については受領委任払いを認めなが
ら，あん摩マッサージ指
圧師等についてはこれを認めないという差別的な取扱いをし，これによ
り，あん摩マッサージ
指圧師等を利用した患者は，一旦全額を支払い，その後自ら療養費を請
求するという煩瑣かつ
負担のある手続が強要されているが，このような取扱いには何ら合理的な根拠がない。
被告国は，柔道整復師については，柔道整復師法１７条で，脱臼，骨
折の患部に応急手当と
して施術する場合に医師の同意を要しないとしていることをもって，受
領委任払いを認める根
拠の１つとしているが，この点は受領委任払いの問題とは直接関係がな
い（一方は実体的要
件，他方は請求手続上の問題である。）上，双方の資格に関する規定全体からみると，業務の
性質に基づくわずかな違いでしかなく，両者の社会的信用にも，国民の
当該医療を受ける機会
を保障する必要性にも，何ら関係のないことである。
また，医療保険審議会は被告国が設置した機関であり，その柔道整復
等療養費部会の平成７
年９月８日付け意見は，責任を免れる根拠とはならない。よって，本件取扱いは合理性がない。
イ　被告らの主張
健康保険法は，厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関等において
のみ，医療の現物サー
ビスの提供としての療養の給付を受けることができる旨規定している。
これは，現物給付たる
療養の給付は療養そのものが保険給付されるものであることから，医療
保険の運営の効率化，
給付内容の適正化等を担保するための様々な規定が適用される特定の機
関に限り実施されるこ
とが適当であるからである。これに対し，保険医療機関としての指定を
受けていない者に係る
療養費の支給につき，実質上医療の現物サービスの提供と同様の意味を
持つこととなる受領委
任払いを認めることは，健康保険法が保険医療機関の指定制度を採用し
た上記趣旨を没却する
ことになる。したがって，健康保険法は，療養費の支給につき，原則と
して（例外的な場合を
除き），受領委任払いの方法によることを認めていないものと解される。なお，健康保険法に
よる給付につき療養の給付を原則としたのは，緊急に療養を受けること
ができなくなるおそれ
を避けるためである。また，健康保険法による給付は，医療の現物サー
ビスの提供としての療
養の給付を原則とし，それが困難である場合等に限り，療養の給付に代
えて，現金給付である


療養費払いが認められている。したがって，療養費の支給に当たって
は，当該施術が受給要件
を満たしていることが前提となるところ，受領委任払いは，施術の内容
や額等につき被保険者
から確認することができないまま施術者より請求がなされることから，
不正請求や業務範囲を
逸脱した施術を見逃す危険性が大きいといわざるを得ない。ところで，柔道整復については，施術を行うことのできる疾患は外傷
性のもので，発生原因
が明確であり，他疾患との関連が問題となることが少ないから，不正請
求や業務範囲を逸脱し
た施術等といった弊害が生じる可能性が低いことに加え，整形外科医が
不足した時代に治療を
受ける機会の確保等患者の保護を図る必要があり，かつ，柔道整復師法
１７条ただし書に基づ
き，応急手当の場合には，医師の同意なく施術ができること等医師の代
替機能をも有するとこ
ろ，緊急に療養を受ける必要がある場合に療養費を後払いとすると，被
保険者は一時的に療養
費を立て替えなければならなくなり，その結果，緊急に療養を受けるこ
とができなくなるおそ
れがある。したがって，柔道整復については，受領委任払いを認める合理的理由がある。
これに対して，あん摩・マッサージ，はり，きゅうに係る療養費の対
象疾患の多くは，外傷
性の疾患ではなく，発生原因が不明確で，治療と疲労回復等の境界が明
確でないことから，施
術を行う前に保険者が支給要件の確認をすることができない受領委任払
いを認めることは，上
記の弊害が生じる危険性が大きいし，対象疾患も慢性的な疼痛を主症と
する疾患であり，緊急
に治療が必要な疾患ではないから，現物給付的な取扱いとする特段の理由がない。
さらに，あん摩・マッサージ等に係る療養費について受領委任払いを
認めた場合，対象疾患
の関係で，施術が行われた後に支給対象外と判断される場合が少なくな
いのであり，そうする
と，被保険者は，施術に係る費用の全額から一部負担金として支払済み
の金額を控除した額を
再度施術者に支払わなければならなくなり，施術料金の支払いの手続が
煩雑となる一方，施術
者も被保険者から施術料金を徴収するという負担が生じる。これに対
し，柔道整復の場合は，
療養費の支給対象となるかについて疑義が生じることが少ないから，受
領委任払いを認めて
も，上記弊害が生じるおそれは小さい。
以上の観点から，医療保険審議会柔道整復等療養費部会の平成７年９
月８日付け意見も，柔
道整復に係る療養費については特例的に受領委任払いを認めることに肯
定的見解を示してお
り，これに対し，あん摩・マッサージ，はり，きゅうに係る療養費の受
領委任払いについては
否定的な見解を示しているのである。
よって，本件取扱いは合理性がある。
(2)被告国は国家賠償法（以下「国賠法」という。）上の責任を負うか。
ア　原告らの主張
(ｱ)違法性
ａ　原告らの被った不利益
原告らは，受領委任払いを認められないという差別的取扱いを受
けたことにより，以下
のような不利益を被った。
(a)　平成４年度の柔道整復師の施術に対する療養費の推計額は約２
０４８億円であるのに
対し，あん摩マッサージ指圧師等の施術に対する療養費の推計額
はわずかに６５億円に
過ぎない。これを１人当たりの年間保険取扱額としてみると，柔
道整復師が８２５万円
であるのに対し，あん摩マッサージ指圧師等は僅かに１０万円で
あり，８０分の１であ
る。このようにあん摩マッサージ指圧師等について療養費の支給
が低廉であることによ
り，あん摩マッサージ指圧師等の治療院経営上重大な圧迫を受
け，経済的不利益を被っ
た。
(b)　柔道整復師のように受領委任払いという便宜的な手続の利便を
得られないことによ
り，あん摩マッサージ指圧師等は，患者から施術者としての力量
が十分でないと判断さ
れ，信頼関係を阻害するという不利益を受けた。
(c)　受領委任払いを認めないという健康保険法上の取扱いの違い
は，あん摩マッサージ指
圧師等の資格が，国の制度上，柔道整復師の下にあるとの評価を
故なく醸成するもので
あり，あん摩マッサージ指圧師等の社会的評価及び原告連合会の
社会的評価を低下させ
た。
(d)　あん摩マッサージ指圧師等は，柔道整復師と比較して，不利益
に扱われるべき何らの
理由もないにもかかわらず，著しく不利益な扱いを受けてきたも
のであり，原告らは，
その名誉感情を侵害され，耐え難い精神的な苦痛，屈辱感を受けてきた。
ｂ　裁量権の逸脱
健康保険法６３条の「療養の給付」をいかなる者に対して行う
か，「給付」の方法をど
のようなものにするかは，所管庁である厚生労働省の裁量に委ねら
れているが，法の執行
機関である行政庁が，明文で法律の委任があった場合でもなく，単
なる取扱いによって差
別的取扱いを行おうとする場合には，法律上，区別を予定されてい
るか否かという裁量権
の枠がはめられているというべきである。
そして，上記(1)ア記載のとおり，本件取扱いには何ら合理的理
由がないにもかかわら
ず，厚生省保険局長は，昭和２５年１月１９日にあん摩マッサージ
指圧師等について受領
委任払いを認めない旨の保発第４号を発出し，その後，歴代の厚生
省保険局長によってこ
の方針が追認され，あん摩マッサージ指圧師等については受領委任
払いが認められてこな
かったのである。
厚生労働省は，健康保険法の趣旨に則り，適正な厚生行政を行う
べきであり，不合理な
差別的取扱いを行うことは裁量権の逸脱であって許されないものである。上記のとおり，
被告国は，何ら合理的な根拠がないにもかかわらず，あん摩マッサ
ージ指圧師等に受領委
任払いを認めてこなかったものであり（柔道整復師に認め，あん摩マッサージ指圧師等に
認めないのは，恣意的運用というほかない。），かつ，これによって原告らの被った不利
益は上記ａのとおり重大であるから，与えられた裁量権を逸脱したものである。
なお，区別が合理的であるか否かは，健康保険法によって保護さ
れた利益であるか否か
ではなく，区別を正当化できる理由があるか否かによって判断され
るべきであり，また，


原告らは，本件取扱いにより直接的に不利益を被っているから，反
射的利益論は相当では
ない。
以上によれば，本件取扱いは，被告国の裁量権を逸脱し，原告ら
に重大な不利益を及ぼ
すものであるから，違法性を有する。
(ｲ)　故意，過失
厚生労働省保険局長は，あん摩マッサージ指圧師等に受領委任払い
を認めなければ，健康
保険取扱高に差異が生じ，あん摩マッサージ指圧師等が患者を獲得す
る機会を減少させるで
あろうこと，その結果，柔道整復師の方が社会的評価が高くなるであ
ろうことを容認してお
り，故意が認められる。仮にそうでないとしても，そのような結果を
生じさせたことにつ
き，重大な過失があるというべきである。
(ｳ)　損害
上記(１)ア記載のように，あん摩マッサージ指圧師等は，柔道整復
師と比較して，不利益
に扱われるべき何らの理由もないにもかかわらず，著しく不利益な扱
いを受けてきたもので
あり，原告連合会以外の原告らが名誉感情を侵害され，耐え難い精神
的な苦痛，屈辱感を受
けてきたことは明らかである。同原告らが長年受けてきた経済的損
害，患者との関係での無
力感，社会的な地位維持の妨害等に照らすと，同原告らの精神的な苦
痛に対する慰謝料とし
ては５０万円を下らない。
また，原告連合会については，全国のあん摩マッサージ指圧師等に
対する適正な健康保険
法上の取扱いを目指した被告国等への改善申入れや，実際の療養費の
請求の代理手続等にお
いても被告らから理由なく無視されるような屈辱的かつ不当な扱いを
受け，団体としての名
誉感情が侵害され，社会的評価が低下した。その損害額は１００万円を下らない。
(ｴ)　因果関係
被告組合らがあん摩マッサージ指圧師等に対して受領委任払いを認
めないという取扱い
は，被告国の行政指導（保発第４号）に基づいて行われたものである
から，原告らの受けた
名誉感情の侵害，社会的評価の低下という損害と被告国の違法な行政
指導との間には，相当
因果関係がある。
(ｵ)　被告国の責任
よって，被告国は，原告らに対し，国賠法１条１項に基づき，損害賠
償義務を負うととも
に，原告らの名誉の回復措置として，国賠法４条，民法７２３条に基
づき，謝罪広告を掲載
するのが相当である。
イ　被告国の主張
(ｱ)国賠法上の違法
以下の理由により，本件取扱いについて被告国に国賠法上の違法はない。
ａ　職務上の義務
公権力の行使に当たる公務員の行為が国賠法１条１項の違法と評
価されるためには，当
該公務員が損害賠償を求めている国民に対して個別具体的な職務上
の法的義務を負担し，
かつ，当該行為が上記のような法的義務に違背してされた場合をいうものである。そし
て，当該公務員の行為が国賠法上違法と評価されるためには，当該
公務員の有する義務が
個別の国民に対して負担する職務上の法的義務であることが必要と
なるが，当該義務の前
提となる法規が損害賠償を求めている当該個別の国民の権利利益の
保護を目的としていな
い場合には，当該公務員は，そのような職務上の法的義務を負担することもない。これを
健康保険法についてみると，健康保険制度は，被保険者及び被扶養
者の生活の安定を要請
したものであり，同法には，療養費の支給につき施術者の権利利益
の保護を目的とした規
定は存在していない。そうすると，療養費の支給方法について，当
該公務員が，原告らと
の関係で，柔道整復師とあん摩マッサージ指圧師等を同じ取扱いを
しなければならない職
務上の法的義務はない。
ｂ　反射的利益
国賠法１条１項の違法があるというためには，国家賠償を請求す
る者の主張する利益が
単なる反射的利益では足りず，法律上保護されていることを要する
ものと解すべきである
（昀高裁昭和６１年(オ)第１１５２号平成元年１１月２４日第二小法廷判決・民集４３巻
１０号１１６９頁）。そして，公務員が法規に違反した行為をしたとしても，当該個人の
法律上保護された利益を侵害していない限り，当該個人との関係で
は職務上の義務を負担
しておらず，違法性は否定されるというべきである。
療養費は，保険者が療養の給付等をなすことが困難であると認め
たとき等に被保険者及
びその被扶養者に対して支給されるものであって，被保険者等の生
活の安定を図るための
ものである。このように，健康保険制度は，被保険者等の生活の安
定を図るための制度で
あって，施術を行う者の利益を保護しているものではない。すなわ
ち，療養費の支給につ
いて受領委任払いを認めた場合に，施術を行う者に何らかの利益が
あるとしても，それは
法律上保護された利益ではなく，保険者が被保険者に療養費の支給
を行う際の手続により
生じるいわば反射的利益にすぎない。原告らは，反射的な利益を得
られないことが不合理
であると主張しているに過ぎないのであるから，原告らの主張する
利益は，法律上保護さ
れた利益ということはできない。
ｃ　行政庁の裁量
一般に，一定の行政権行使の要件が法定され，当該要件を満たす
場合に行政権を行使し
なければならないとされているときは，当該要件を満たす場合に作
為義務が認められるの
に対し，行政権行使の要件は定められているものの，行政権を行使
するか否かにつき裁量
が認められている場合や，行政権行使の要件が具体的に定められて
いない場合には，直ち
に作為義務が生じることはないと解されている。そして，健康保険
法８７条の規定からす
ると，具体的にいかなる方法によって療養費を支給するかというこ
とについては，行政庁
の合理的な裁量に委ねられていると解される。このように行政権の
行使に裁量が認められ
る場合には，原則として作為義務は生じないが，行政権の行使を行
政庁の裁量に委ねた法
の趣旨，目的，裁量の幅の大小，規制の相手方及び方法についての
法の定め方を前提とし
て，当該行政権不行使の前後にわたる一切の事情を評価の対象と
し，当該行政権の不行使


が著しく合理性を欠くと評価される場合に限り，作為義務が認めら
れ，国賠法１条１項の
「違法」が認められると解すべきである。
保険給付に関しても，保険制度を維持していく上で必要な諸般の
事情を考慮しなければ
ならないことは明らかであり，本件においても，療養費の支給方法
につき，被告国の公務
員の行為が裁量権を濫用，逸脱した場合にのみ国賠法上違法となるというべきである。そ
して，上記(１)のように，あん摩マッサージ指圧師等に受領委任払
いを認めない取扱いは
何ら不合理なものではなく，被告国の公務員の行為が裁量権を濫
用，逸脱したものとはい
えない。
ｄ　名誉及び名誉感情
名誉毀損とは，人に対する社会的評価を低下させる行為であり，
客観的な社会的評価が
被侵害利益であると解される。しかし，原告らは，受領委任払いが
認められていないこと
が不合理な差別であり，それ故名誉を毀損されたと主張しているだ
けであって，受領委任
払いが認められないことによって，なにゆえ客観的な社会的評価が
低下するのか明らかで
ない。また，名誉感情とは，自己自身で与える自己の人格的価値に
対する評価であるとこ
ろ，このような感情は主観的な感情の領域の問題であるから，無条
件に法的保護の対象と
なるものではなく，その態様，程度等からして社会通念上許される
限度を超える名誉感情
に対する侵害に限って，人格権の侵害として損害賠償の対象たりうるものと解される。原
告らは，柔道整復師に比べて受領委任払いが認められていないこと
が名誉感情の侵害であ
るというに過ぎず，これをもって，社会通念上許される限度を超え
る名誉感情に対する侵
害であるということはできない。
(ｲ)損害
上記(ア)ｄ記載のとおり，本件取扱いが原告らの社会的評価を低下
させたということはで
きないし，また，本件取扱いによって原告らが社会通念上許される限
度を超えて名誉感情を
侵害されたということもできない。したがって，原告ら主張の損害は生じていない。
(3)　被告組合らが不法行為責任を負うか。
ア　原告らの主張
(ｱ)違法性
ａ　平等原則の適用
被告組合らを含む健康保険組合は，私人であり，本来私的自治の
原則が妥当し，誰に対
して保険給付をなすか，どのような方法でなすかは自由であるはずのものである。しか
し，健康保険組合は，国の実施する健康保険行政に組み込まれ，そ
の実施，運用の一翼を
担うことを法定されているものであり，まさに法規によってこれら
の事業を実施している
のである。すなわち，健康保険法上，健康保険組合自体が一定の場
合には強制的に設立さ
れなければならないものとされている（１４条）。また，被保険者
資格の取得，喪失も法
定されており（３５条，３６条），手続的にも，一定の場合には，
厚生労働大臣の審査を
受けた上で保険給付の支払いを行うものとする等の扱いが法定され
ている（７６条４
項）。このように，被告組合らの業務は，きめ細かな健康保険業務の実現のために国の施
策をこれに代わって実施しているものであること（代替性），各健
康保険組合の権限が法
規によって与えられているものであること（権限の由来），その業
務の性質が国民の医療
機会の充実，費用面での保護という共通の利益を目的としているこ
と（業務自体の公共
性）など，被告組合らは，業務の遂行に関して国に準じた地位に置かれている。
もともと，憲法の規定する平等原則は，公的機関による正当な理
由のない不平等扱いを
禁止することにより，国民間の公平な取扱いを実現せんとするもの
であるが，法規を根拠
として公的機関に代わって代替的に公共的業務を遂行する機関にも
平等原則が適用される
ことは当然である。
ｂ　本件における違法性
原告番号１から４まで，６，８から１１まで，１４，１７，１
８，２０，２１の各原告
は，被告組合らに受領委任払いの形式で療養費の請求を行ったが，
何ら合理的理由がない
のに，その支払を拒否されるという，柔道整復師に比べて差別的取
扱いを受けたことによ
り，名誉感情を侵害され，社会的評価を低下させられた。また，同原告らからの保険給付請求は全て原告連合会を通じて行
っており，直接的に拒
否の通知を受けたのは同原告であるから，同原告の名誉感情を侵害
し社会的評価を低下さ
せた。
(ｲ)故意，過失
保発第４号は，あくまでも行政庁が被告組合らに対して任意の協力
を呼びかけ，行政目的
を達しようとするもので，行政指導に当たるところ，行政指導は，あ
くまでも私人が任意に
従うことを要求するものであり，これに従うことが罰則等によって強
制されているわけでは
ないので，これを受けた私人が行政指導に従って違法な行為を行った
場合には，行政指導を
受けた側の任意の判断で行われたものであるから，責任を回避する理由とはならない。そし
て，保発第４号は，昭和２５年１月１９日に発せられているが，禁止
されたはずの「柔道整
復師と保険組合等との協定」は存続し続けているし，被告国は，保発
第４号に違反している
柔道整復師に対して何らの不利益な取扱いもしていない。しかも，昭
和６３年に至り，違法
とされたはずの「施術業者との協定」を追認している。さらに，あん
摩マッサージ指圧師等
に対しても，現実に多くの健康保険組合は受領委任払いを認めている
が，これは，厚生労働
省の指導に従わず，独自の判断で支払いをしているのである。そうすると，被告組合らが保発第４号に従ったことによって免責されるものではない。
(ｳ)損害
被告組合らの行為により，原告らは，上記(2)ア(ゥ)と同様の損害を被った。
(ｴ)因果関係
被告組合らの差別的取扱いにより原告らが上記(ウ)の損害を被った
ものであるから，被告
組合らの差別的取扱いと原告らの被った損害との間には相当因果関係がある。
(ｵ)被告組合らの不法行為責任
よって，被告組合らは，民法７０９条，７１１条に基づき，被告国
と連帯して損害賠償義


務を負う。なお，上記(ア)ｂの支払拒否の理由は，被告国が発した保
発第４号にあるから，
被告国と被告組合らとは共同不法行為の関係にある。
イ　被告組合らの主張
(ｱ)違法性
一般に，民法７０９条等の違法性の判断基準については，被侵害利
益の種類・性質と侵害
行為の態様との相関関係において考察されるべきものであり，被侵害
利益が強固であれば行
為の不法性が小さくとも違法性が肯定されるが，被侵害利益が強固で
ないときは行為の不法
性が大きくない限り違法性は肯定されないと解されている。そして，原告らの主張する被侵害利益は，名誉あるいは名誉感情で
あると解されるが，受
領委任払いを認めないことで，何故客観的な社会的評価が低下するの
かが明らかではない
し，また，そのことが，社会通念上許される限度を越える名誉感情に
対する侵害であるとい
うこともできない。
また，上記(２)イ(ア)で述べたとおり，被告国があん摩マッサージ
指圧師等について受領
委任払いを認めないことは何ら違法ではないから，被告組合らがあん
摩マッサージ指圧師等
について受領委任払いを認めないことも何ら違法ではない。
(ｲ)故意，過失
健康保険組合は，厚生労働大臣の監督下に置かれているところ，本
件の場合，昭和２５年
１月に，当時の厚生省保険局長が，療養費の支給をあたかも現物給付
のように取り扱うこと
は認められない旨の通知（保発第４号）を発出しているのであるか
ら，被告組合らが，上記
通知に従い，あん摩マッサージ指圧師等に係る療養費につき受領委任
払いを認めなかったか
らといって，故意又は過失があったということはできない。
第３　当裁判所の判断
１　争点(1)について
(1)認定事実
上記第２の１の事実に，証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば，以下の事実が認められる。
ア　療養の給付の趣旨等
健康保険法による保険給付は，保険医療機関等における疾病等の治療
を目的とした一連の医
療そのものの給付，すなわち療養の給付を原則としている（旧健康保険法４３条１項，３項，
健康保険法６３条１項，３項）。そして，被保険者は，保険医療機関等から療養の給付を受け
た場合には，当該保険医療機関等に対し，一部負担金を支払い（旧健康保険法４３条の８，健
康保険法７４条１項），当該保険医療機関等は，療養に要する費用から一部負担金を控除した
額を保険者に請求し，保険者がこれを支払う（旧健康保険法４３条の９，健康保険法７６条１
項）。
このような療養の給付は，厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関
等においてのみ受ける
ことができる（旧健康保険法４３条１項，３項，健康保険法６３条１項，３項）。これは，給
付対象となる療養については，保険者が確認することなく療養そのもの
が被保険者に給付され
るため，健康保険制度の効率的な運営，給付内容の適正化などを担保す
ることのできる保険医
療機関等においてのみ実施させることが適当であるためである。このよ
うな趣旨から，健康保
険法において，当該保険医療機関等は，①　療養の給付に関し厚生労働
大臣の指導を受けるこ
と（旧健康保険法４３条の７，健康保険法７３条１項），②　厚生労働
大臣の求めに応じて診
療録，帳簿書類その他の物件の検査を受けること（旧健康保険法４３条の１０，健康保険法７
８条１項），③　療養の給付に関する費用の請求について不正があったときは当該保険医療機
関等の指定を取り消されることがあること（旧健康保険法４３条の１２，健康保険法８０条３
号）などが定められている。
イ　療養費の支給要件
健康保険法による保険給付は療養の給付が原則であるが，保険者が療
養の給付等を行うこと
が困難であると認めるとき，又は保険医療機関等以外の者から診療，手
当等を受けた場合にお
いて保険者がやむを得ないと認めるときは，その費用の一部を事後的に
療養費として支給でき
る（旧健康保険法４４条の２，４４条の３，健康保険法８７条）。療養
費の支給（現金給付）
は，療養の給付（現物給付）の補完的役割を果たすものであり，被保険
者は，現物給付と現金
給付の選択の自由を与えられているものではない。
療養費支給の具体的事例としては，①　無医村等で保険医療機関がな
いか又は利用できない
場合において，応急措置として売薬を服用した場合，②　治療用装具，
③　柔道整復師による
施術，④　あん摩マッサージ指圧師等による施術，⑤　生血等が挙げられる。
ウ　療養費の支給方法
健康保険法は，療養費の支給方法について具体的な規定を設けず，
「療養費を支給すること
ができる」（旧健康保険法４４の２，健康保険法８７条１項）とのみ規
定しているところ，被
保険者による療養費の流用，療養費の不正請求，業務範囲を逸脱した施
術等の弊害を回避する
ため，療養費は，原則として，償還払いの方法（後払いの方法）がとられている。すなわち，
償還払いは，被保険者が療養を受け，施術料を施術者に支払った後，療
養費支給申請書に被保
険者が傷病名とその原因，手当の内容及びその期間等健康保険法施行規
則６６条所定の事項を
記載し，費用の額を証する書類（施術料の領収書）を添付して保険者に
療養費を申請するとい
う方式であり，療養費の支給に先立って施術の内容や額等について被保
険者から確認すること
ができるため，不正請求や業務範囲を逸脱した施術等がなされる可能性
を少なくすることがで
きるものである。
エ　柔道整復に係る療養費の取扱い
(ｱ)支給対象
柔道整復における療養費の支給対象となる疾患は，急性または亜
急性の外傷性の骨折，
脱臼，打撲（急性または亜急性の介達外力による筋，腱の断裂を含む。），捻挫であ
り，内科的原因による疾患は含まれない。このうち骨折及び脱臼に
ついては，応急手当の
場合を除き，医師の同意が必要である（柔道整復師法１７条）。た
だし，通達により，実
際に医師から施術について同意を得た旨が施術録に記載してあるこ


とが認められれば，必
ずしも医師の同意書の添付を要しないものとされ（昭和３１年医発第６２７号），さら
に，「施術録に記載してあることが認められれば」とあるのは，給
付支給事務取扱上いち
いち保険者において施術録を調査した後でなければ支給を行っては
ならないという意味で
はなく，疑わしいものについて調査を行う場合を予想するものであ
る，とされている（昭
和３１年保険発第１４０号）。
(ｲ)支給方法
戦前において，整形外科担当の医療機関や医師が不足していたこ
とや，骨折等の場合に
も医師の診療を受けるより柔道整復師の施術を受ける患者が多かっ
たことなどの沿革的理
由から，健康保険組合等の保険者は，昭和１１年に各都道府県ごと
に所在の柔道整復師会
と協定を締結し，受領委任払いを認めてきた。
昭和６２年ころ，関東地方を中心に，社団法人日本柔道整復師会
（以下「日本柔道整復
師会」という。）以外の団体所属の柔道整復師からの受領委任払いの請求に対し，請求書
の返戻及び支払いの保留を行う保険者が相次いだ。このような対応
につき，福島，東京等
で，一部の団体所属の柔道整復師のみを優遇する措置は違法である
として被告国らを相手
方として訴訟が提起された。この訴訟は，訴訟外で和解協議が続け
られ，この協議に基づ
き，昭和６３年７月１４日付けで厚生省保険局長らから保発第８９
号及び厚生省保険医療
課長から保険発第７６号が発出され，日本柔道整復師会所属でない
柔道整復師についても
同様の取扱いを行うべき旨が全国に通知された。これにより，日本
柔道整復師会に所属し
ている柔道整復師については，従来どおり，都道府県ごとに所在す
る柔道整復師会との協
定により受領委任払いが認められ，それ以外の柔道整復師について
は，都道府県知事と契
約を締結することにより，受領委任払いが認められることとなった。そして，昭和６３年
８月，被告国が従来の取扱いを改めるなどの裁判外の和解が成立し
て，訴えは取り下げら
れた。
その後，平成１１年１０月２０日付けで厚生省老人保健福祉局
長・同省保険局長から都
道府県知事宛に「柔道整復師の施術に係る療養費について（通知）」（老発第６８２号・
保発第１４４号）が発出され，柔道整復師の受領委任の取扱いについて改正がされたが，
平成１２年１月１日から適用される同通知には，以下の定めがあ
り，受領委任払いの取扱
いが認められている。
ａ　受領委任の取扱いを希望する柔道整復師は，同通知に添付され
た「協定書」の協定又
は「受領委任の取扱規程」に定める事項を遵守することについて
（施術所の所在地の）
都道府県知事等（日本柔道整復師会所属の柔道整復師については都道府県柔道整復師会
長も含む。）に確約した上，受領委任の届け出又は申し出をしなければならない。
ｂ　都道府県知事等は，柔道整復師が同協定又は同規程に定める事
項を遵守しなかった場
合や療養費の請求内容に不正等がある場合には受領委任の取扱いを中止する。
ｃ　受領委任の取扱いをする柔道整復師は，受領委任に係る施術に
関する施術録をその他
の施術録と区別して作成しなければならない。
ｄ　都道府県知事等は，必要があると認めるときは，施術に関して
指導又は監査を行い，
帳簿及び書類を検査し，説明を求めることができる。
オ　あん摩マッサージ指圧師等に係る療養費の取扱い
(ｱ)療養費の支給対象
ａ　あん摩マッサージ指圧について
医療上の必要があって行われたと認められるマッサージが対象で
あり，筋麻痺等麻痺の
緩解措置としての手技，あるいは関節拘縮等により制限されている
関節可動域の拡大等を
促し症状の改善を目的とする医療マッサージについて支給される。
ｂ　はり，きゅうについて
医師による適当な治療手段のない慢性病で，①　保険医療機関に
おける療養の給付を受
けても所期の効果の得られなかったもの，②　今まで受けた治療の
経過からみて治療効果
が現れていないと判断された場合等である。そして，医師の同意書
により，神経痛，リウ
マチ，頸腕症候群，五十肩，腰痛症，頸椎捻挫後遺症のいわゆる６
疾患であることが確認
できれば，個別に判断することなく①②の要件を満たして療養費の支給対象とされる。
(ｲ)医師の同意
被保険者が療養費を請求する場合には，緊急その他真にやむを得な
い場合を除き，支給申
請書に医師の同意書（又は病名，症状及び発病年月日が記載され，施術の適否が判断できる
診断書）を添付する扱いとなっている（保発第４号，昭和４２年保発第３２号）。なお，通
達により，あん摩マッサージ指圧師等の施術に関し，診断書の交付を
患者から医師が求めら
れた場合には，適切な対処がなされるよう配慮すべきとされ（平成５年医事第９３号，保険
発第１１６号），また，初療の日から３か月を経過した時点において，更に施術を受ける場
合には，実際に医師から同意を得ていれば必ずしも医師の同意書の添
付は要しないものとさ
れている（昭和６１年保発第３７号，昭和６３年保険発第５９号）。
(ｳ)支給方法
保険者のうち，約７割はあん摩マッサージ指圧師等に受領委任払い
を認めているが，被告
国及び被告組合らはこれを認めていない。
カ　柔道整復師とあん摩マッサージ指圧師等の共通点・相違点等
(ｱ)療養費と就業人口
平成１１年度の柔道整復に係る療養費は２６５５億円であるが，同
年度のあん摩・マッサ
ージ，はり，きゅうに係る療養費は１５９億円である。また，平成１０年度の柔道整復師の就業人口は２万９０８７人であ
るのに対し，同時点で
就業しているあん摩マッサージ指圧師は９万４６５５人，はり師は６
万９２３６人，きゅう
師は６万７７４６人（あん摩マッサージ指圧師等の合計は２３万１６３７人）である。
(ｲ)法制度上の共通点
ａ　受験資格
いずれも，学校教育法５６条の規定により大学に入学することの
できる者で，３年以


上，文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとし
て，文部科学大臣の指
定又は認定した学校又は厚生労働大臣の指定又は認定した養成施設
において解剖学，生理
学，病理学，衛生学その他柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師
等となるのに必要な知
識及び技能を修得した者について受験資格が認められている（柔道整復師法１２条，法２
条）。
ｂ　免許の登録
いずれも，厚生労働省に備え付けてある名簿に登録する方法によ
り行われる（柔道整復
師法５条，６条１項，法３条の２，３条の３第１項）。ｃ　欠格事由
いずれも，次のいずれかに該当する者には免許を与えないことが
あるとされている（柔
道整復師法４条，法３条）。
(a)精神病者又は麻薬，大麻若しくはあへんの中毒者
(b)伝染性の疾病にかかっている者
(c)業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
(d)素行が著しく不良である者
そのほか，施術所の届出，構造設備等に関する規制，守秘義務，
罰則等について同様の
規定内容となっている。
(ｳ)相違点
脱臼又は骨折の患部に対する施術について，柔道整復師についても
あん摩マッサージ指圧
師についても，医師の同意が必要であるが，柔道整復師については，
応急手当の場合を例外
としている（柔道整復師法１７条，法５条）。
そのほか，はり師に関し，「はり師は，はりを施そうとするとき
は，はり，手指及び施術
の局部を消毒しなければならない。」との規定がある（法６条）。(ｴ)鍼灸術は，古来からの臨床的実践の積み重ねにより，鎮痛効果が経
験上確認されてきたも
のであり，わが国においては，昭和４８年にはり麻酔が紹介されて以
来，臨床上，鎮痛効果
のほか血行改善効果，筋肉弛緩効果，体調改善効果があるとされ，そ
の効果等につき多数の
研究報告がなされている。
キ　会計検査院の処置要求
会計検査院は，平成５年１２月３日付けで，当時の厚生大臣に対し，
柔道整復師の施術に係
る療養費の支給について，会計検査院法３４条により，要旨次のとお
り，調査した上，是正改
善の処置を要求した。
近年，柔道整復師の施術に係る療養費は高い伸び率を示していること
などから，療養費は柔
道整復師の施術の対象となる負傷について支給されているか，療養費は
患者の療養上必要な範
囲及び限度で行われた施術について支給されているかなどの観点から，
３６都道府県所在の９
４の施術所の平成２年度から平成４年度までの療養費について調査した。その結果，医療機関
の診療と同時期の施術，内因性疾患に対する施術，多部位施術，長期間
施術，定期的な負傷部
位の変更，連日の施術，多人数の施術，患者による確認がないまま受領
委任状作成など，請求
が不適正であったり請求内容に疑義があったりしているのに，十分に審
査，確認しないまま療
養費が支給されている事態が見受けられた。この事態は適切ではないの
で，柔道整復師，保険
者等に対し，療養費制度及び受領委任制度の趣旨を周知徹底させるこ
と，不適正な請求を防止
するために算定基準等について所要の改正を行うこと，審査委員会の設
置を更に推進するとと
もに，審査基準を明確にするなど審査体制の整備を図ること，施術所に
対する指導，監査の基
準を明確にしたり，施術所の施術録等の作成，保管を徹底させたりなど
して指導，監査の体制
の整備を図ることという改善の処置を執る要がある。
ク　医療保険審議会の審議結果
柔道整復，あん摩・マッサージ，はり，きゅうの施術に関し療養費支
給の適正化等について
専門的観点から検討を行うため，平成６年１０月５日，医療保険審議会
令５条に基づき，医療
保険審議会に柔道整復等療養費部会が設置され審議がなされて，平成７
年９月８日付けで「柔
道整復等の施術に係る保険給付について」と題する意見（報告）がとり
まとめられ，これは同
年１０月の医療保険審議会全員懇談会において了承された。その概要は以下のとおりである。
(ｱ)柔道整復に係る療養費について，特例的に受領委任払いが認められ
てきたのは，次のよう
な理由によるものであり，こうした経緯やこれまでの実績を考慮する
と，今後もこの取扱い
を継続することはやむを得ないものと考えられる。
ａ　整形外科医が不足していた時代に治療を受ける機会の確保等患者
の保護を図る必要があ
ったこと。
ｂ　柔道整復師法１７条ただし書に基づき，応急手当の場合には，医
師の同意なく施術がで
きること等医師の代替機能をも有すること。
ｃ　施術を行うことのできる疾患は外傷性のもので，発生原因が明確
であることから，他疾
患との関連が問題となることが少ないこと。
(ｲ)あん摩・マッサージ，はり，きゅうに係る療養費に関しては，柔道
整復師との均衡から，
受領委任払いを認めるべきであるとの意見があった。しかし，柔道整
復師に受領委任払いが
認められているのは，あくまでも特例的であること，また，あん摩・
マッサージ，はり，き
ゅうに係る療養費の対象疾患の多くは，外傷性の疾患ではなく，発生
原因が不明確で，治療
と疲労回復等の境界が明確でないこと等から，施術を行う前に保険者
が支給要件の確認をで
きない受領委任払いを認めることは適当ではない。
(ｳ)柔道整復に係る療養費の支給の適正化のために，・　療養費の審査
体制の充実（適正かつ
公平な審査が確保できる公的な審査委員会を各都道府県に設置するこ
と，審査委員会は，保
険者，施術者及び学識経験者（医師を含む。）の３者同数の構成とす
ること，審査委員会で
は，全保険者に係る療養費の全数を審査対象とすること，審査委員会
の権限を明確化するこ
となど），・　療養費の審査等の適正化（支給額の算定基準の適正化
（長期，多部位の施術
に係る逓減性の充実等），審査基準の統一（近接部位の取扱い，所定
の申請書による審査基
準を統一的に定め，その内容の明確化を図ること，内科的な原因によ


る疾患は支給対象にな
らないことを審査基準において明確にすること，療養費支給申請書に
具体的な負傷原因の記
載が行われるようにすること），・　療養費の指導・監査の実効性の確保（指導・監査を拒
否した場合等における契約停止，受領委任の取扱中止の運用の徹底を
図るため所要の措置を
講ずること，指導・監査の法令上の位置付け）が必要である。ケ　国会における審議等
(ｱ)昭和６１年１２月１６日，第１０７回国会参議院社会労働委員会に
おいて，当時の厚生省
保険局長は以下のとおり答弁した。
「療養費の支給は，保険者が行うべき医療給付を事後的に現金によ
って給付をするという
のが原則でございますが（中略）現在現物給付になっていないものに
ついては，保険者が，
実際に費用を支払った患者本人の申請に基づきまして，医療保険とし
て給付する必要がある
かどうか，内容的に保険としての給付をすることが適当かどうかとい
うことを個別に判断す
るものについては，原則どおり償還払いにしているということになっ
ているわけでございま
す。」
(ｲ)平成１２年１１月１６日，第１５０回国会参議院国民福祉委員会に
おいて，当時の厚生省
保険局長は，以下のとおり答弁した。
「受領委任制度がなぜ柔道整復だけにあるのか，こういうことでご
ざいますが，主として
慣行的といいますか，沿革的な理由であるわけでございまして，整形
外科のお医者さんが不
足した時代に治療を受ける機会の確保，こういうことで，患者の保護
ということで療養給付
に近い形を認めたわけでございまして，特に応急手当ての場合には医
師の同意なくして手術
ができるお医者さんの代替機能を有していた，こういうふうな事情か
ら受領委任払い制度が
認められているわけでございまして，これは既に制度の仕組みとして
成り立っておりますの
で今さら廃止ということにはならぬと思います。」
(ｳ)平成１５年６月１３日，第１５６回国会衆議院厚生労働委員会にお
いて，厚生労働省保険
局長は，以下のとおり答弁した。
「柔道整復師に係ります療養費につきましては，原則はそういうこ
となんでございますけ
れども，施術を行うことができる疾患が外傷性のもので，発生原因が
明確であることから，
他疾患との関連が問題となることが少ないこと，それから，柔道整復
師は，捻挫，打撲につ
きましては医師の同意なく施術を行うことが認められておりまして，
骨折，脱臼等につきま
しても応急手当ての場合には医師の同意なく施術ができるなど，医師
のいわば代替的な機能
も有している，それから，整形外科医が不足をしていた時代におきま
して，被保険者が緊急
に治療を受ける機会を確保することができたという歴史的な沿革があ
るということから，受
領委任払いを認めてきているというところでございます。」(ｴ)平成１５年７月８日提出の衆議院議員の質問主意書に対し，内閣
は，閣議決定を経た平成
１５年９月２日付け答弁書において，以下のとおり答弁した。「健康保険法においては，保険医療機関が被保険者に対して療養の
給付を行うことが原則
とされる一方，第８７条第１項により，保険者は，療養の給付を行う
ことが困難であると認
めるとき又は保険医療機関以外の者から診察，手当等を受けたことが
やむを得ないと認める
ときは，その費用の一部を療養費として支給できることとされている。柔道整復に係る療養
費については，かつて整形外科を担う医師が少なかったこと，柔道整
復師は脱臼又は骨折に
対する応急手当をすることがあり，その場合には柔道整復師法（中略）第１７条により医師
の同意を要しないこととされていること等を踏まえ，被保険者がその
疾病に対する手当等を
迅速に利用することを可能とする観点から，例外的に，受領委任払い
（保険者と柔道整復師
により構成される団体又は柔道整復師との間で契約を締結するととも
に，被保険者が療養費
の受領を当該契約に係る柔道整復師に委任することにより，保険者が
療養費を被保険者では
なく，柔道整復師に支払うことをいう。）の実施が認められているところである。」
コ　上記エ(ィ)のとおり，平成１１年１０月２０日付け老発第６８２号・
保発第１４４号通知に
より，柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いについて改正
がなされたが，受領委
任払いの適切な運用ないし適正な実施には困難さが伴う（これは，上記キのとおり，会計検査
院より是正改善の処置要求がされたことからもうかがわれる。）ため，前記キで指摘された受
領委任払いの問題点は基本的に変わっていない。
(2)判断
ア　健康保険法における療養の給付及び療養費の支給の趣旨等並びに受領
委任払
(ｱ)健康保険法は，保険者が被保険者の疾病，負傷等に関して保険給付
をすることを目的とす
るものであり（１条），上記(１)アのとおり，その保険給付は，保険
医療機関等における疾
病等の治療を目的とした一連の医療そのものの給付，すなわち療養の
給付（現物給付）を原
則としている。そして，上記(１)アのとおり，被保険者は，保険医療
機関等から，上記療養
の給付を受けた場合には，当該保険医療機関等に対し，一部負担金を
支払い，当該保険医療
機関等は，療養に関する費用から一部負担金を控除した額を保険者に
請求し，保険者がこれ
を支払うという制度になっている。このように，健康保険制度は，療
養に関する費用を後払
いとした場合には被保険者が一時医師に支払う費用を立て替える必要
が生じるため迅速な医
療を受けることができない可能性があることなどから，現物給付を原
則としているものと解
される。
そして，健康保険制度における給付の対象となる療養については，
療養そのものが被保険
者に給付されるため，厚生労働大臣が指定した保険医療機関等のみに
おいて提供されること
とされている。そのため，上記(１)アのとおり，健康保険法におい
て，保険医療機関等は，
療養の給付に関し厚生労働大臣の指導を受けること，厚生労働大臣の
求めに応じて診療録，
帳簿書類その他の物件の検査を受けること，療養の給付に関する費用
の請求について不正が
あったときは当該保険医療機関等の指定を取り消されることがあるこ
となどが定められるな


ど，厚生労働大臣による指導監督等により，療養の給付が適正になさ
れることが担保されて
いる。
(ｲ)健康保険法８７条に基づく療養費の支給については，保険者は，療
養の給付を行うことが
困難であると認めるとき，又は保険医療機関以外の者から診察，手当
等を受けたことがやむ
を得ないと認めるときは，現にその費用を事後的に療養費として支給
できることとされてお
り，療養費の支給自体が療養の給付の補完的な役割を果たすものと解される。
そして，療養費については，健康保険法８６条３項に規定される特
定療養費，８５条５項
に規定される入院時食事療養費等とは異なり，現物給付化（保険者が被保険者に代わり医療
機関等に支払うこと）を可能とする規定が設けられていない。また，療養の給付を担う保険
医療機関等については，その指導監督を含む上記の厳格な指導監督を
実施しているのに対
し，保険医療機関等以外の者については，そのような指導監督等の手
段が用意されておら
ず，保険医療機関等以外の者が行う療養の給付については，その適正
な給付を担保する手段
も用意されていない。
すなわち，健康保険法上，療養費の支給自体が例外として設けられ
ているとともに，療養
費の支給を療養の給付のように現物給付化することは，健康保険法の
予定していないものと
解される。
(ｳ)ところで，受領委任払いは，あらかじめ保険者と柔道整復師の団体
又は柔道整復師との間
で協定ないし契約を締結しておき，被保険者が柔道整復師からの施術
を受けた際には，被保
険者が療養費の請求及び受領を柔道整復師に委任した上，一部負担金
を支払い，その後，当
該柔道整復師から保険者に対し，一部負担金を控除した額を請求し，受領するものである。
したがって，受領委任払いは，後払い方式の例外であるとともに，療
養費の支給を現物給付
化するものといえる。
また，受領委任払いは，保険者において施術の内容や額等につき被
保険者から確認するこ
とができないまま施術者より請求がなされることから，不正請求や業
務範囲を逸脱した施術
を見逃す危険性が大きいといわざるを得ない。
そうすると，受領委任払いは，健康保険法上，積極的に容認されて
いるとはいえず，受領
委任払いの取扱いが認められるのはあくまでも特例的な措置といわなければならない。
イ　柔道整復師に受領委任払いが認められている根拠とあん摩マッサージ
指圧師等
(ｱ)柔道整復師に関しては，戦前において整形外科担当の医療機関や医
師が不足していたこ
と，及び骨折等の場合にも医師の診療を受けるより柔道整復師の施術
を受ける患者が多かっ
たことなどの理由から，昭和１１年から受領委任払いが認められたも
のであり，その後受領
委任払い方式によって療養費の支給を受けられる柔道整復師の範囲が
拡大したことが認めら
れる。このようにして，被保険者が緊急に治療を受ける機会が確保されたといえる。
また，骨折，脱臼については，応急手当の場合，医師の同意なく施
術できるので，その限
りで，医師の代替的な機能も有している。
この点について，原告らは，医師の同意なく施術できることは実体
的要件の問題であるか
ら，請求手続上の問題である受領委任払いとは関係がない旨主張する。しかしながら，医師
の健康保険法における地位に照らすと，柔道整復師が医師の代替的な
機能を有していること
は意味のあることであり，関係がないとはいえない。
(ｲ)ところで，あん摩マッサージ指圧師等は，独自の養成機関を有し，
資格を取得するために
は国家試験に合格する必要があり，さらに都道府県知事により免許を
受ける必要があるので
あり，その他，受験資格，免許の登録方法，欠格事由，施術所の届
出，構造設備等に関する
規制，守秘義務，罰則等に関する法律の規定はいずれも柔道整復師と共通している。
また，保険者のうち約７割があん摩マッサージ指圧師等に受領委任
払いを認めているとこ
ろ，受領委任払いは，被保険者の立場からみれば，療養費の全額をい
ったん支払わなければ
ならないという不利益を回避できる点で便宜であり，被保険者の療養
を受ける機会を増大さ
せる面があることも否定できない。
ウ　本件取扱いの合理性
(ｱ)上記アのとおり，健康保険法上，療養費の支給自体が例外である
上，療養費の支給を現物
給付化することは健康保険法の予定していないものであるところ，受
領委任払いは，療養費
の支給を現物給付化するとともに不正請求や業務範囲を逸脱した施術
を見逃す危険性がある
から，健康保険法上，積極的に容認されているとはいえず，受領委任
払いの取扱いが認めら
れるのは特例的な措置といわなければならない。したがって，本件取
扱いが合理性を有する
か否かの判断は，上記前提の下にされるべきであって，単に，柔道整
復師に認められている
ものが，現在あん摩マッサージ指圧師等に認められないことに合理性
があるかというだけで
は足りないというべきである。
そこで，このような観点から検討する。上記イ(イ)の事実関係の下
において，本件取扱い
は，かつては合理性を有していたとしても，その後，整形外科医が増
加していることなどが
うかがわれる現在，果たしてその合理性があるかについては疑義がないではない。しかしな
がら，上記のとおり受領委任払いは特例的措置であるから拡大しない
方向で実施ないし運用
するのが相当である上，柔道整復師については，正当な理由があって
受領委任払いが認めら
れ，それが長年にわたって継続されてきたという事実があり，限定的
とはいえ医師の代替的
な機能を果たしていること等を考慮すると，合理性がないとまではいえない。
(ｲ)原告らは，本件取扱いは合理性がない旨主張するが，上記アの健康
保険法における療養費
支給の趣旨や受領委任払いの意義等を考慮すると，原告らの主張は採
用することができな
い。
２　争点(２)について
(1)裁量行為と国賠法上の違法
ア　行政権の行使について当該公務員の裁量が認められる場合は，当該裁
量権の濫用，逸脱があ
った場合に限り，国賠法１条１項にいう「違法」との評価を受けるというべきである。そし
て，行政権の不行使の違法が問題とされる場合には，裁量行為としての
行政権の行使が義務化


平成１２年(ワ)第４２９０号　実用新案権に基づく損害賠償請求事件
口頭弁論終結日　平成１３年９月１４日
判        決
原            告　　　Ａ
訴訟代理人弁護士　　　赤木    明夫
被            告　　　長野県経済事業農業協同組合連合会訴訟承継人　全
国農業協同組合連合会
訴訟代理人弁護士　　　佐藤    治隆
主        文
１　被告は、原告に対し、金４６０４万３１４７円及び内金１２９万３７３５円に対する平成１１年１０月２６日から、内金６５５万２０７４円に対する平成１２年１０月２８日から、内金３８１９万７３３８円に対する平成１３年７月１３日から、各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２　原告のその余の請求を棄却する。
３　訴訟費用は、これを２０分し、その１を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。
４　この判決の第１項は仮に執行することができる。
事実及び理由
第１　請求
被告は、原告に対し、金２０億円及び内金１億円に対する平成２年１０月２５日から、内金１億円に対する平成３年１０月２５日から、内金１８億円に対する平成６年４月１日から、各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
本件は、「ストレッチフィルムによるトレー包装体」の考案の実用新案権者であった原告が被告に対し、被告の販売した「トレー包装体入りしめじ」は同考案の技術的範囲に属すると主張して、実施料相当額の不当利得返還を請求した事案である。
なお、本件訴訟提起時の被告は「長野県経済事業農業協同組合連合会」であったが、その後「全国農業協同組合連合会」に吸収合併され、平成１３年４月２日にその旨の登記を経由している。以下、被告の行為として記載される事項のうち平成１３年４月２日以前のものは、「長野県経済事業農業協同組合連合会」を主体とする行為を意味する。
１　争いのない事実等（証拠の掲記のないものは当事者間に争いがない。）(1)　原告は、次の実用新案権（以下「本件実用新案権」といい、その考案を「本件考案」という。）を有していた。本件実用新案権は、平成６年４月４日をもって存続期間満了により消滅した。
ア　考案の名称　ストレッチフィルムによるトレー包装体
イ　登録番号　第１８３９２３５号
ウ　出　願　日　昭和５４年４月４日（実願昭５９－１６１５８９号）（前特許出願日援用）
エ　公　告　日　昭和６３年９月８日（実公昭６３－３３８２９号）
オ　登　録　日　平成２年１１月１４日
カ　実用新案登録請求の範囲は、別紙「実用新案法第１３条で準用する特許法第６４条の規定による補正の掲載」（以下、同補正の掲載に係る書面を「本件補正掲載書」といい、本件実用新案権に係る別紙実用新案公報を「本件公報」という。）の該当欄記載のとおりである。
(2)　本件考案の構成要件は、次のとおり分説するのが相当である。
Ａ①　平坦な底板と、
②　底板の周囲から上方へ拡開傾斜して一体に延長された周壁と、③　周壁の上部外側面全周に形成された接着剤塗布面とを有し、④　未包装状態で多数個を積み重ねたとき、各接着剤塗布面が、上下方向に連続して露呈して略垂直な面として柱状を呈する如く形成され、その状態で接着
剤を一括して塗布された
トレーと、
Ｂ　上記トレー内に置かれた被包装物と、
Ｃ①　上記トレーの上面開口部をオーバーラップして被覆し、かつ、トレーの接着剤塗布面に接着剤を介して接着された周縁を有するストレッチフィルムとか
らなり、
②　上記ストレッチフィルムは、その周縁を、トレーの接着剤塗布面に接着した位置に接近した下側で抵抗線により全周に亘って切断してあるＤ　ストレッチフィルムによるトレー包装体。
(3)ア　被告は、別紙被告物件目録記載のストレッチフィルムによる包装体により包装されたしめじ（以下「被告物件」という。）の卸売市場での取引に関与した（被告の取引の具体的な形態については争いがある。）。なお、上記「しめじ」とは、一般に「ほんしめじ」ないし「ぶなしめじ」と呼ばれるものを意味し、「しろたもぎたけ」も含まれる（甲２９、３０、３７）。
イ　被告物件は、構成要件Ａ②及び③、Ｂ、Ｃ①及び②、Ｄを備えている。(4)　原告は、次の実用新案権を有していた（以下「別件実用新案権」といい、その考案を「別件考案」という。）。別件実用新案権は、平成６年４月１１日をもって存続期間満了により消滅した。
ア　考案の名称　包装用トレー
イ　登録番号　第１７１２３２０号
ウ　出　願　日　昭和５４年４月１１日（実願昭５４－４８８６６号）エ　公　告　日　昭和６２年４月１７日（実公昭６２－１５１５５号）
オ　登　録　日　昭和６２年１２月２１日
カ　別件考案の実用新案登録請求の範囲を構成要件に分説すると、次のとおりである。
A'①　被包装物を盛付けしたトレーの上面にストレッチフィルムをオーバ
ーラップして糊付面に接着させたのち
②　トレーの周囲上縁の近傍でフィルムを切断して
③　包装体を形成するために使用するトレーであって、
B'①　平坦な底板と、
②　上記底板の周囲から上方へ拡開傾斜して一体に延長された周壁と、③　上記周壁の上部外側面全周に形成された略垂直な接着剤塗布面とを
具備し、
C'　上記トレーの接着剤塗布面を、多数個のトレーを重ね合わせたとき、各トレーの接着剤塗布面が露呈して連続した略垂直な面として柱状を呈する如く形
成したことを特徴とする


D'　包装用トレー。
(5)　本件実用新案権に係るその余の事情
ア　被告は、以下の①～⑤のルートで被告物件を仕入れていた（以下「ルート①」～「ルート⑤」という。また、株式会社ハイパックシステムを「ハイパック」、株式会社デンカポリマーを「デンカ」、長野ノバフォーム株式会社を「ノバフォーム」、信越農材株式会社を「信越農材」、株式会社コバヤシを「コバヤシ」、日本ザンパック株式会社を「ザンパック」、株式会社東製作所を「東製作所」と称する。）。
①　デンカ(トレー製造)→ハイパック(糊付け)→ノバフォーム→被告②　ハイパック(トレー製造・糊付け)　　→ノバフォーム　　→被告③　デンカ→　（ハイパックの関与なし）→ノバフォーム　　→被告④　ザンパック　　　　　　　→信越農材　　　　　　　　　→被告⑤　コバヤシ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→被告原告は、ハイパック及び東製作所の代表取締役であり、ハイパックは、ルート①、②のトレー製造ないし糊付けを下請業者である東製作所に行わせていた。
なお、被告は、被告の立場から、ノバフォームから仕入れたトレーがルート①～③のいずれであるかの区別はできないと主張している。イ　デンカ、ハイパック及び東製作所は、昭和６０年５月末日、ハイパック及び東製作所が、デンカから依頼を受けた数量に相当するトレーの糊付け作業を行ってこれを安定供給すること、デンカはほんしめじ用のトレーの糊付作業は行わないことなどを内容とする協定書（乙３、以下「デンカ協定」という。）を取り交わした。
ウ　原告、ハイパック及びノバフォームは、平成１１年１０月１２日、ノバフォームがデンカよりトレーを購入して糊付けし、被告に販売したほんしめじ１５０ｇ用及び２００ｇ用のトレー（ルート③）に関し、別件考案の実施料相当額として９１７万８０７８円（販売金額の５.５％に相当する金額に利子を加算して算出）を支払う旨の和解契約を締結し（乙６、以下「ノバフォーム和解」という。）、その後同金員が支払われた（弁論の全趣旨）。なお、ノバフォーム和解においては、ルート③に係る100g用トレーについては実施料相当額の支払はない。エ　原告及びハイパックは、コバヤシに対し、コバヤシが製造、販売するトレー（ルート⑤）は別件考案の技術的範囲に属するとして、①原告は、別件実用新案権に基づき、不当利得返還請求として、平成元年４月１日から平成３年１２月３１日までのトレーの製造、販売に対する実施料相当額の支払を求め、②ハイパックは、別件実用新案権の独占的通常実施権に基づき、不法行為に基づく損害賠償請求として、平成４年１月１日から平成６年４月１１日までのトレーの製造、販売による損害金の支払を求める訴訟を提起した（当庁平成６年(ワ)第１３５０６号損害賠償等請求事件、乙２）。
その控訴審において大阪高等裁判所は、平成１２年１２月２２日、①原告の請求について、コバヤシに対し、平成元年４月１日から平成３年１２月３１日までの間に製造販売した１億７４５１万４２００枚のトレーについて、トレー１枚当たり２０銭、合計３４９０万２８４０円及び遅延損害金の支払を求める限度、②ハイパックの請求について、コバヤシに対し、平成４年１月１日から平成６年４月１１日までに製造販売した２億６９７４万７１００枚のトレーについて、同じくトレー１枚当たり２０銭、合計５３９４万９４２０円及び遅延損害金の支払を求める限度で認容する判決（同庁平成１１年(ネ)第２６０３号、同第３８６０号損害賠償等請求控訴、同附帯控訴事件）を言い渡した（甲５、以下「コバヤシ判決」という。）。
コバヤシ判決は上訴期間の経過により確定し、原告及びハイパックは、コバヤシから上記金額の支払を受けた（弁論の全趣旨）。オ　被告とハイパックは、平成６年３月３０日、きのこ用トレー類の売買に関し、注文、受渡し及び代金決済の条件等に関する売買基本契約を締結した（乙７、以下「本件売買基本契約」という。）。
カ　原告とザンパックは、平成７年１月１４日、ザンパックが昭和６２年４月１７日から平成６年４月１１日までの間に包装用トレー９８００万個を製造、販売したこと（そのうちのルート④に係る数量は、原告主張によれば５３００万枚、被告主張によれば５７１７万５３３０枚である。）について、別件考案の実施料相当額として１枚当たり２０銭、合計１９６０万円（ただし、支払名目は、実施料として９８０万円、技術指導料として９８０万円とする。）を支払う旨の和解契約を締結し、原告は、上記金額を受領した（甲３９の1～5及び弁論の全趣旨、以下この和解を「ザンパック和解」という。）。
キ　原告は、被告に対し、平成１１年１０月２２日付書面により、被告による被告物件の販売行為が本件実用新案権を侵害するものであるとして、実施料相当額の不当利得返還請求をする旨の通知をし、同書面は、同月２５日に被告に到達した（甲３の1･2）。
原告は、平成１２年４月２５日、平成元年１０月２５日から平成２年１０月２４日までの被告物件の販売行為について実施料相当額の不当利得返還を求める本件訴訟を提起した。
原告は、その後、平成１２年１０月２４日付の訴の変更申立書により、平成２年１０月２５日から平成３年１０月２４日までの被告物件の販売行為を、さらに、平成１３年７月４日付の訴の変更申立書により、昭和６３年９月８日から平成元年１０月２４日までと平成３年１０月２５日から平成６年３月３１日までの被告物件の販売行為を、それぞれ実施料相当額の不当利得返還請求の対象に含めるとともに、請求を拡張した。
２　争点
(1)　被告物件は本件考案の技術的範囲に属するか。
ア　構成要件Ａ①の「平坦な底板」の充足性
イ　構成要件Ａ④の「各接着剤塗布面が、上下方向に連続して露呈して略垂
直な面として柱状を呈する」の充足性


ウ　本件考案は、フィルム周囲を枠で挟持させるものを対象とするものと解すべきか否か。
(2)　不当利得返還請求の可否
(3)　不当利得返還請求の額
第３　争点に関する当事者の主張
１　争点(1)（被告物件は本件考案の技術的範囲に属するか。）について(1)　争点(1)ア（構成要件Ａ①の「平坦な底板」の充足性）について
〔原告の主張〕
被告物件は、底板の形状（中央部が緩やかに上方に湾曲）からすれば、構成要件Ａ①の「平坦な底板」との構成を具備しているといえる。
〔被告の主張〕
被告物件は、底板の形状（中央部が緩やかに上方に湾曲）からすれば、構成要件Ａ①の「平坦な底板」との構成を備えていない。(2)　争点(1)イ（構成要件Ａ④の「各接着剤塗布面が、上下方向に連続して露呈して略垂直な面として柱状を呈する」の充足性）について
〔原告の主張〕
被告物件の接着剤塗布面11ａは、０.５㎜に対して１２㎜の立ち上がりの割合で外側に傾斜（垂直線に対して約２.４度の傾き）しているにすぎず、多数個のトレーを重ね合わせたとき、各トレー11の接着剤塗布面11が、別紙被告物件目録添付第４図の１、２に示すごとき形状を呈するものであるから、構成要件Ａ④の「各接着剤塗布面が、上下方向に連続して露呈して略垂直な面として柱状を呈する」との構成を備えている。
〔被告の主張〕
構成要件Ａ④の「各接着剤塗布面が、上下方向に連続して露呈して略垂直な面として柱状を呈する」との要件は、「各トレーの接着剤塗布面が、上下方向に『整然として配列した状態で』露呈して連続した略垂直な面として『接着剤塗布面のみに一斉に接着剤を塗布することができる』柱状を呈する」と、『』内を補充して解釈されるべきである。
これに対し、被告物件のトレーは、接着剤塗布面11ａが傾斜しており、接着剤塗布面のみに一斉に接着剤を塗布することができないから、本件考案の上記構成を備えていない。
(3)　争点(1)ウ（本件考案は、フィルム周囲を枠で挟持させるものを対象とするものと解すべきか否か。）について
〔原告の主張〕
被告は、本件考案は、フィルム周囲を枠で挟持させるものに限定されると主張する。
しかし、たとえ現実の被告物件の製造方法では、周囲を枠で挟持していなくとも、その構成がフィルム周囲を枠で挟持したなら、収縮がなく良好に包装できるなら、本件考案の作用効果を奏するといえる。
本件権利は、実用新案権であり、方法に関するものではないから、たとえ、本件考案の詳細な説明で例示したような製造方法を採用していなくても、実用新案登録請求の範囲に記載した構成をすべて充足する限り、被告物件は本件考案の技術的範囲に属する。
〔被告の主張〕
本件考案の構成要件には、実用新案法の保護の対象とならない方法的なものがあり、また考案の効果も包装方法によるものが記載されており、被告物件がその技術的範囲に属するか否かを判断するに当たってはこれを無視することはできない。本件考案の明細書の効果の欄には、「フィルム周囲を枠で挟持させているため、収縮がなく、良好に包装することができる。」と記載されている。すなわち、本件考案は、フィルム周囲を枠で挟持させるものを対象とするものと解すべきところ、被告物件はフィルム周囲を枠で挟持させて包装することはない。実用新案は、所定の効果を奏するための構成であり、これを奏しないものは、当該考案の技術的範囲に属さないものというべきである。
２　争点(2)（不当利得返還請求の可否）について
〔原告の主張〕
被告は、ルート①～⑤の経路に係るトレーを用いた被告物件を販売した。よって、原告は、被告に対し、本件考案の技術的範囲に属する被告物件の販売行為について、実施料相当額の不当利得返還請求をなし得る。被告の主張に対し、次のとおり反論する。
(1)　本件考案の黙示の実施許諾について
仮に原告が、ハイパックの製造、販売に係るトレー（ルート①、②）に関し、ノバフォームが本件考案及び別件考案を実施することを承認していたとしても、それは、ノバフォームがハイパックの製造、販売に係るトレーのみを取り扱い、他社の製造に係るトレーを取り扱わないという前提に立った承認である。ノバフォームがハイパック以外の会社の製造に係るトレーを取り扱っていたこと（ルート③）が明らかになった以上、本件考案の実施の承認に係る上記前提は成り立たないから、原告は、ノバフォームが被告に販売したトレー（ルート①、②）に関する被告の販売行為についても、不当利得返還請求が可能である。
(2)　被告の利得の有無について
被告は、営利を目的とする法人ではない上、農協の委託で被告物件の卸売市場での販売を取り次いて手数料として受領しているにすぎないから、本件実用新案権の実施の主体でないだけでなく、利得も得ていないと主張する。しかし、被告の取引が上記の形態であるとしても、被告は、売主たる地位に基づき、自らの名義、計算において被告物件を卸売市場で取引しているから、被告が被告物件の販売行為の主体であることは明らかである。(3)　別件考案に関する実施料相当額を得ていることについて侵害品が、製造業者→卸業者→小売業者と流通する場合は、当該権利者は、すべての流通に関与した業者に対して、当該権利に基づき損害賠償請求ないし不当利得返還請求が可能である（実施行為独立の原則）。そして、本件は、原告が製造業者に相当するコバヤシやザンパックに本件考案の実施権を設定したものではなく、本件実用新案権が消尽するような場合ではない。
また、本件実用新案権と別件実用新案権は別個の権利として存在しているのであるから、原告は、別件考案の実施料相当額を得ていても、本件考案の実施料相当額の不当利得返還請求をなし得ることに変わりはない。
(4)　被告の和解ないし権利の放棄について
原告・被告間では和解契約等は一切成立していない。
取引量の増加要請と本件実用新案権の行使とは直接の関係はない。また、被告がこの要請に応じるとの明確は対応をしたこともない。原告は、平成３年１０月にコバヤシがトレーを販売している事実を知り、平成５年８月ころ、このトレーの形状が別件考案の技術的範囲に属することを知ったが、その後の調査で、別件実用新案権の侵害者及び侵害数量が甘受できるものではないことを知ったため、被告に対し、本件実用新案権に基づく請求をしたものであり、原告が、被告の本件実用新案権の侵害を黙認したことはない。
(5)　権利の濫用について


被告は、原告が本件訴訟の提起に至った理由が、コバヤシ判決の認容額に満足がいかなかったことや、同訴訟において被告の職員等が陳述書を提出するなどコバヤシに協力したことであること、及び原告が被告の本件実用新案権の侵害行為を知りながら告げなかったこと等を理由に、本件請求が権利の濫用であると主張する。
しかし、本件請求は、実用新案権に基づく当然の権利行使であり、被告に過大な被害を被らせることを目的としたものではない。また、原告が被告の本件実用新案権の侵害行為を知りながら告げなかったことは、権利濫用の理由とはならない。
(6)　消滅時効について
被告が平成元年１０月２５日以前に販売した被告物件は、すべてノバフォームから供給を受けたトレーを使用したものであるところ、原告が、ノバフォームがハイパック以外で糊付けした製品を取り扱っていたことを知ったのは平成１１年の夏以降であるから、消滅時効は完成していない。
〔被告の主張〕
原告は、被告に対し、被告物件の販売行為について、実施料相当額の不当利得返還請求をなし得ない。その理由は、次のとおりである。
(1)　本件考案の黙示の実施許諾について
ハイパックは、ルート①、②のとおり、デンカ又は自社が製造したトレーに糊付けをし、これをノバフォームを通じて被告に納入していた。ハイパックの代表者である原告は、同トレーには本件考案の実施に使用される以外の現実的な用途はなく、本件考案の実施に使用されることは承知していたにもかかわらず、ハイパックが糊付けしたトレーを使用した被告物件について、トレーの対価のほかに実施料を請求することはなかった。また、原告は、被告が他のルートのトレーを購入し、しめじの包装に利用したことについても、何ら異議を述べなかった。
したがって、原告は、ルート①～⑤のいかんを問わず、被告が本件考案を実施することを黙示に認めていたというべきである。
このことは、原告が、平成６年に、被告との間で本件売買基本契約を締結した際に、被告に対し過去の実施料の請求をしなかったことからも明らかである。
(2)　被告の利得の有無について
ア　被告は、営利を目的とする法人ではない。しめじの販売形態も、生産者が被告の会員である農協に出荷し、被告が農協の委託で卸売市場の販売を取り次いで代金を受け取り、農協を通じて生産者に支払うという方法で実施されており、被告の名義、計算で販売しているものではなく、被告は、その経費、組織の維持費を実費主義で手数料として受領しているにすぎない。
したがって、被告は、本件実用新案権について実施の主体でないだけでなく、利得も得ていない。
イ　被告は、原告から何らの申出もなかったので、ルート④、⑤のトレーについても、原告が製造したルート①、②のトレーと大差ない価格で購入し、傘下の農協を通じて販売し、生産者がしめじを包装して原告を通じて販売した。ルート①～⑤のいかんを問わず、トレーの販売価格も、しめじの販売価格も同じであるから、被告の利得は、どのメーカーのトレーを使用するかにより差異はない。
したがって、仮に、被告がルート①、②により仕入れたトレーについて原告が実施料請求できないとするならば、その他のルートにより仕入れたトレーについても、被告に利得があるとはいえない。
(3)　別件考案に関する実施料相当額を得ていることについてア　原告と、ザンパック及びノバフォームとの間で、別件考案の実施について実施料相当額を支払う旨のザンパック和解、ノバフォーム和解が成立している。この和解の趣旨は、当該製品を販売先が用途に従い使用できることを前提としていると解すべきである。
別件実用新案権の侵害が争われたコバヤシとの間の訴訟においては、当事者は、別途本件考案の実施料相当額を支払わなければ、当該トレーを別件実用新案権の明細書に記載された用途に従って使用することができないという事情を主張していない。コバヤシ判決は、当該事件の被告であるコバヤシが原告に対し実施料を支払っていれば、これを自由に販売しそのユーザーが使用できることを前提とした判断であるから、コバヤシ判決の認容金額は、ユーザーが自由に使用できるという趣旨の実施料相当額を認定したものとみるべきである。そして、別件考案の構成に係るトレー単体をその用途に従って使用すると、必然的に本件考案の構成要件を充たす関係にあることを考慮すると、原告が、ザンパック和解、ノバフォーム和解及びコバヤシ判決により、別件考案に関する実施料相当額を受領している以上、本件考案について別途実施料相当額を請求することはできないと解すべきである。
イ　原告は、実施行為独立の原則や本件実用新案権と別件実用新案権が別個の権利であることを理由に、侵害品の流通過程におけるすべての業者に対し損害賠償請求ないし不当利得返還請求が可能であると主張する。しかし、原告が受けた損害（損失）は一つであり、関係者が３社であれば１社の場合の３倍の損害（損失）が生じるものではない。また、実施料相当額の不当利得返還請求の前提として、取引の実状に照らし実施料を請求できたことを要するというべきところ、本件実用新案権と別件実用新案権とが合わさって一つの商品としての価値を有するもので、それぞれ別途に許諾し実施料を請求するという取引の実状はないから、不当利得返還請求の前提を欠く。
(4)　被告の和解ないし権利の放棄について
原告は、本件売買基本契約が締結された翌年の平成７年秋になって、自己の責任による製品不良等のため、ノバフォームを通じてのハイパック製品（ルート①、②に係るトレー）の取扱い数量が減少すると、被告に対し、突然本件実用新案権の存在とその侵害を理由とする損害賠償請求を示唆し、取扱い数量の増大を求めた。
被告が、紛争回避のため、ハイパック製品の販売の拡大に努力することにより、この問題は決着され、これにより原告は、本件実用新案権の侵害を理由とする損害賠償請求、不当利得返還請求をしなくなったのである。これは、原告と被告との間で、ハイパック製品の販売に被告が努力することで原告が被告に対する本件実用新案権に関する請求をしないという合意（和解）、ないし原告の権利放棄があったといえるから、仮に原告に不当利得返還請求権が発生していたとしても、和解ないし権利放棄により消滅したというべきである。
(5)　権利の濫用について
ア　原告と被告とはノバフォームを通じてではあるが、昭和４９年ころから、しめじのトレーについて継続的な取引関係にあり、製品の開発、普及について互いに協力してきた。


もともと本件考案は、被包装物としてしめじを予定しておらず、原告はしめじの特性についての知識は全くなかった。これを実用化したのは、被告や長野ノバフォーム、農協、長野県園芸試験場等の関係者の努力によるものである。当初は、被告物件のような包装は原告が代表取締役を務めるハイパックのみから供給を受けていたが、被告物件のトレーの安定供給不足、品質不良等を契機として、昭和６２年ころからザンパック、平成元年ころからコバヤシからそれぞれ供給を受けるようになったものの、平成元年から平成６年まで、さらに本件実用新案権消滅後も、ハイパックの糊付けしたトレーは並行して被告に供給されており、数量的には昀も大きなシェアを占めていた。
仮に被告物件の製造販売が本件実用新案権の侵害になるとすれば、原告は、継続的な取引関係にある被告が、各社の新規参入当時から本件実用新案権を侵害していることを知りながら、何も告げず取引を継続させ、その期間中当該商品の取引により利益を得たあげく、権利期間が消滅した後に、しかも事実を知ってから長期間放置しておいて、突然、被告に対し、不当利得を理由として実施料相当額を請求したことになり、このようなことは取引上の道義に著しく反する。原告は、被告と継続的な取引関係にある者として、本件実用新案権の存在を被告に知らせ、被告が本件実用新案権を侵害しないようにする信義則上の義務があった。イ　原告（ハイパック）は、平成６年３月３０日、被告との間で本件売買基本契約を締結したが、その際、本件実用新案権の存在すら被告に告げていない。取引の基本契約を締結するに当たり、従前の債権、債務関係は重要な判断要素であり、原告は被告に本件実用新案権及びそれに基づく請求権の存在を告げる義務があった。
ウ　原告は、前記(4)記載のとおり、本件実用新案権の侵害を理由に取引拡大を図り、被告に努力させて、その目的をそれなりに遂げたのであるから、再度、本件実用新案権の侵害を理由として本訴請求をすることは信義に反する。エ　原告は、コバヤシ判決の認容額に満足がいかなかったことと、その訴訟において被告の職員等が陳述書（乙４、５）を提出するなど同事件被告コバヤシに協力したことを理由として、本件訴訟を提起した。コバヤシとの訴訟は被告に関係なく行われたものであるし、陳述書の提出を提訴の動機とするのは、裁判の公正な審理に協力したことに対する報復であって、許されるべきではない。オ　被告がノバフォームを通じて供給を受けたトレーは、原告（ハイパック）、デンカ及びノバフォームの３社が協同態勢で製造、販売していたものであるから、仮に、ノバフォームが原告の許諾なく被告に販売したトレー（ルート③）があったとしても、被告は、それが原告の許諾を得たもので、その用途に従い使用することができるものと理解するのが当然であり、表見代理の規定の趣旨からしても、原告は、被告に対し、ノバフォームの製品を使用することについて、本件実用新案権を侵害すると主張することは許されない。
(6)　消滅時効について
ア　原告の本件不当利得返還請求権のうち、平成元年１０月２５日以前の被告物件の販売に関する部分は、同日から１０年後の平成１１年１０月２５日の経過に伴い、時効消滅した。
イ　被告は、平成１３年９月１４日の本件口頭弁論期日において、上記消滅時効を援用する旨の意思表示をした。
３　争点(3)（不当利得返還請求の額）について
〔原告の主張〕
(1)　被告は、被告物件を次のとおり販売した。
ア　昭和６３年９月８日から平成元年１０月２４日まで
２億３３３４万１３９８個
イ　平成元年１０月２５日から平成２年１０月２４日まで
２億７４９２万０９６７個
ウ　平成２年１０月２５日から平成３年１０月２４日まで
３億１９１６万１６１３個
エ　平成３年１０月２５日～平成６年３月３１日まで
９億１２４０万９３５５個
なお、ルート①～⑤の販売数量の内訳は、別紙「被告物件の販売数量（原告主張及び被告主張）」の【原告の主張】欄記載のとおりであり、この各数量は、Ａ欄は「長野県ぶなしめじの生産推移（各年１月～１２月までの県推定値）」（甲２３）を基に、Ｂ欄及びＣ欄はハイパックからの出荷伝票を基に、Ｄ欄は、「しめじトレー取扱実績と平均販売単価について」と題する書面（甲２５）を基に、Ｅ欄は被告の大阪弁護士会会長に宛てた回答書（甲４３）を基に集計したものである（Ｆ欄は、Ａ欄から、Ｂ～Ｅ欄の合計数を差し引いて算出したものと思われる。）。
(2)　本件考案の実施料相当額は、寄与率等を考慮すると販売価格の３％が相当である。
各年度毎の被告物件の販売価格は、昭和６３年は１１７円、平成元年は９０円、平成２年は８８円、平成３年は８７円、平成４年は７７円、平成５年は８１円、平成６年は７８円である。
上記販売価格を基に、その３％に当たる実施料額を計算すると、昭和６３年９月から同年１２月までは３.５１円、平成元年は２.７０円、平成２年は２.６４円、平成３年は２.６１円、平成４年は２.３１円、平成５年は２.４３円、平成６年１月から同年３月までは２.３４円となる。
(3)　原告は、被告に対し、被告による被告物件の販売行為について、次のとおり実施料相当額の不当利得返還請求をする（なお、実施料の算定は上記(2)の期間別の実施料相当額に基づいて計算する。）。
ア　平成元年１０月２５日から平成２年１０月２４日まで販売に伴う不当利得金の合計額の内金１億円及びこれに対する平成２年１０月２５日から支払済みま
で年５分の割合による遅延損害金
イ　平成２年１０月２５日から平成３年１０月２４日までの販売に伴う不当利得金の合計額の内金１億円及びこれに対する平成３年１０月２５日から支払済み
まで年５分の割合による遅延損害金
ウ　昭和６３年９月８日（本件実用新案権の出願公告日）から平成元年１０月２４日まで、及び平成３年１０月２５日から平成６年３月３１日までの販売に伴う不当利得金の合計額の内金１８億円及びこれに対する平成６年４月１日から支払
済みまで年５分の割合による遅延損害金


(4)　被告の主張に対し、次のとおり反論する。
ア　被告は、実施料相当額の算定に当たっては、包装自体の価値、価格を基準に決定すべきであると主張する。
しかし、ほんしめじを包装して販売する際、気中菌糸が発生するという問題があり、被告物件はこの気中菌糸の発生を防止する効果が絶大であり、本件実用新案権の権利存続期間において、被告物件の包装体なくしてはほんしめじの販売は事実上成り立たなかった。
したがって、被告物件の包装体は、中身のほんしめじと一体となって、被告物件全体の価格を著しく上昇させているといえるから、実施料相当額の算定に当たっては、被告物件全体の価格を基準にすべきである。イ　被告は、原告が既にトレーの販売について別件考案の実施料を得ていることを考慮すべきであると主張するが、本件実用新案権と別件実用新案権とは別個の権利であり、被告の主張は理由がない。
〔被告の主張〕
(1)　被告は、被告物件を次のとおり販売した。
ア　昭和６３年９月８日から平成元年１０月２４日まで
１億１１０３万３２１０個
イ　平成元年１０月２５日から平成２年１０月２４日まで
２億６１２８万９１００個
ウ　平成２年１０月２５日から平成３年１０月２４日まで
３億０５３５万７０８０個
エ　平成３年１０月２５日～平成６年３月３１日まで
８億７９５５万１７３０個
なお、ルート①～⑤の販売数量の内訳は、別紙「被告物件の販売数量（原告主張及び被告主張）」の【被告の主張】欄記載のとおりであり、この数量は、被告長野県本部の調査結果（乙１８）に基づくものでである。(2)　原告は、しめじが入った被告物件全体の販売価格を基準にした実施料相当額を主張する。
しかし、本件実用新案では「被包装物」が構成要件になっているものの、被包装物が何であるかの特定はないし、被包装物の相違による効果も記載されていないから、本件考案の実体は、別件実用新案のトレーを用いたストレッチフィルムをオーバーラップした包装にあることは明らかであるから、被包装物の価格を含んだ価格を基準に実施料を定めるべきではなく、包装自体の価値、価格を基準に決定されるべきである。
包装自体の単価は、せいぜい４～５円程度であり、トレー１個当たり２０銭の実施料相当額が含まれていることを考慮して、実施料相当額を判断すべきである。なお、仮に、包装されたしめじ（100g）の価格である７５円～９０円程度を基にするとしても、本件考案の利用率がその５％にも満たないものであることを考慮すべきである。
(3)　被告物件の販売についての本件考案の実施料相当額を判断するについては、原告がすでにトレーの販売について別件考案の実施料を得ていることを考慮すべきである。
通常、ある物品をその用途に従い実施するについて複数の権利がある場合の実施料は、複数の権利があることを前提に定めれられるものであり、実施料が複数倍になるものではない。原告は、すでに別件考案の実施料を得ているのであるから、本件考案についての実施料はごくわずかであるというべきである。
第４　争点に対する判断
１　争点(1)（被告物件は本件考案の技術的範囲に属するか。）について(1)　被告物件が本件考案の技術的範囲に属するか否かの検討に先立ち、本件考案の作用、効果について検討する。
ア　本件公報（本件補正掲載書を含む。）には、次の記載がある（甲２の1･2）。
(ア)　〔従来の技術〕の項には、「現在、スーパーマーケット等において、肉、魚等のトレー包装体としては、ストレッチフィルムを、トレー上にオーバーラップしたものが広く普及している。……これらの包装器具に共通した基本的な包装方法は、トレー全体をフィルムで包み込み、特に、トレーの裏側においてフィルムを二重・三重に重ね合せてフィルムの自己粘着性を利用しながら、この重ね合せ部分でフィルムをシールするという方法である。」とされている（１欄22行～２欄5行）。
(イ)　〔考案が解決しようとする課題〕の項には、①「従来の包装形態では本来の必要量の３～４倍のフィルムを必要としている。」（２欄14～16行）、②「フィルムを重ね合せてトレー裏側でシールした場合、どうしても不規則な皺が発生し、水分の多い被包装物ではトレー裏側まで水がまわり、その皺の部分から汁が滲出してきて、ひどい場合、そのシールがバラける。」（２欄17～21行）、③「フィルムをトレー裏側で重ね合わせてシールする為、せっかく透明のトレーを使用しても裏側から被包装物を透視しにくい。」（２欄22～24行）、④「この形態ではトレーの下側でフィルムを絞るため、フィルムをトレー開口部に皺なく展張することが、なかなかむづかしく、包装室の気（室）温の変化や、使用するトレーの種類等により、条件が微妙に変化して常にトラブルの原因になり易い。」（２欄25行～３欄3行）と、上記従来技術における欠点が記載されている。こうした従来技術の欠点を踏まえ、本件考案の目的は、「トレーの上面開口部を被覆したストレッチフィルムの周縁を、トレー周壁の上部外側面に接着剤によって接着し、上記ストレッチフィルムを、接着部の下側で切断してストレッチフィルムの使用量を大幅に減少させること」（３欄4～8行）とされている。(ウ)　そして、〔課題を解決するための手段〕の項において、上記目的を達成するために、本件考案の各構成要件を備えたストレッチフィルムによるトレー包装体を用いるものとされ（３欄10～25行）、〔作用〕の項において、「未包装状態のトレーを多数個積み重ね、各トレーの接着剤塗布面を上下方向に連続して露呈させ、全トレーの接着剤塗布面にローラ等で接着剤を一括塗布し、接着剤塗布後のトレーを個々に分離して被包装物を詰めたのち、トレーの上面開口部にストレッチフィルムを被覆させ、該接着部の下側でストレッチフィルムを切断する。」（３欄27～34行）とされている。


(エ)　さらに、〔効果〕の項には、「ストレッチフィルムは、その周縁を、トレーの接着剤塗布面に接着した位置に接近した下側で抵抗線により全周に亘って切断してあるから、フィルムの使用量を減少させ、かつ、皺のない美しい状態でトレーの周囲にフィルムの周縁を粘着させることができ、接着剤の存在で完全なシールが確保され、汁等が滲出することがなく、また、抵抗線の通電による熔断であるから、刃物等のように刃先の鈍化等がなく、常に安定した確実美麗な切断ができ、しかも、手軽に包装が行え、透明なトレーを使用した場合、裏側からも商品が明瞭に見えるものであり、また、特に、実施例の如き包装方法によったときは、フィルムを加熱する方式であるため、温暖地、寒冷地等の包装室の室温等に全く関係なく、常に良好な包装が行われ、更に、フィルム周囲を枠で挟持させているため、収縮がなく、良好に包装することができる。また、未包装状態のトレーを多数個積み重ね、各トレーの接着剤塗布面を上下方向に連続して露呈させ、全トレーの接着剤の塗布面に接着剤を一括塗布するものであるから、トレーへの接着剤の塗布作業が能率的に実施でき、包装コストの低減が図れ、実用上、顕著な効果を発揮し得るものである。尚、接着剤の一括塗布は、ローラの他、スプレー等によって実施できる利点がある。」（本件補正掲載書２項）とされている。イ　本件公報の上記記載からすれば、本件考案の主たる目的は、従来の包装方法における①フィルムの使用量が多い、②フィルムの密封性が悪い、③透明なトレーを使用してもトレー裏側の包装フィルムが透視性を妨げる、④トレー開口部でフィルムを皺なく展張することが困難でありトラブルの原因になりやすいとの問題点を解決するため、①トレーの上部外側面全周に接着剤塗布面を形成するとともに、②未包装状態で多数個のトレーを積み重ねたとき、各接着剤塗布面が上下方向に連続して露呈して略垂直な面として柱状を呈するごとく形成したことにあり、これによる効果として、従来の包装方法における上記問題点を解決するとともに、外観上も美しいトレーを提供でき、当該接着剤塗布面に接着剤を塗布する作業を能率的に行うことができるという点を挙げることができる。(2)　争点(1)ア（構成要件Ａ①の「平坦な底板」の充足性）について被告物件の底板は、中央部が緩やかに上方に湾曲している（別紙被告物件目録参照）から、厳密な意味で「平坦」ではない。
しかし、本件公報には、トレーの上面開口部をストレッチフィルムでオーバーラップして被覆する際の実施例に関し、「載置台は、…機台に水平に取り付けられ」（本件公報５欄28～29行）、「トレー１５に被包装物１９を盛付けして切断枠１４を嵌め込み、載置台８上に載置する」（６欄8～10行）とされているから、水平な機台の上に載置して安定するような底板の形状が要求されることは推測できるものの、そのほかには、底板を平坦にしたことの技術的意義については特段の記載はなく、また、上記(1)の本件考案の作用、効果からしても「平坦な底板」との要件に特段の意味を見いだし難い。
そうすると、本件考案において底板を「平坦」なものとしたのは、上記のようなオーバーラップして被覆する作業時点のほか、流通、販売、消費者の使用等の時点において、水平な台に置いて安定するような包装用トレーに多く見られる通常の形態を記載したものにすぎないというべきであり、そうした水平な台において安定するという意味で実質的に平坦な場合をも含むものと解するのが相当である。したがって、被告トレーのような底板の状態は、なお「平坦」というに妨げなく、被告トレーは本件考案の構成要件Ａ①を充足する。(3)　争点(1)イ（構成要件Ａ④の「各接着剤塗布面が、上下方向に連続して露呈して略垂直な面として柱状を呈する」の充足性）についてア　構成要件Ａ④において、トレーの形状は「未包装状態で積み重ねたとき、各接着剤塗布面が、上下方向に連続して露呈して略垂直な面として柱状を呈する」とされ、「その状態で接着剤を一括して塗布」されるのであるから、同構成要件の記載からすれば、トレーを積み重ねて接着剤を一括して塗布できる程度に、各接着剤塗布面が「略垂直」であれば足りると解される。イ　本件公報（本件補正掲載書を含む。）の考案の詳細な説明の項には次の記載があることが認められる（甲２の1･2）。
(ア)　〔実施例〕の項に、「第１０図Ａ、Ｂ、Ｃ又は第１１図Ａ、Ｂ、Ｃに示す様に、未包装のトレーを多数個を積み重ねた状態で、接着剤塗布面１５ｃが上下方向に亘って連続して露呈して略垂直な面として柱状を呈するように形成し、この状態でロール又はスプレー等で、接着剤１８を均一な厚さで塗布させることができるように形成する。」（４欄9～15行）、「上記第１０図Ｂ、Ｃ及第１１図Ｂ、Ｃは、接着剤塗布面１５ｃが、傾斜している場合や、重ね合わせた時わずかな隙間lが生じる場合を示している。」（４欄16～19行）とされており、第１０図Ｂ及び第１１図Ｂには、若干傾斜した接着剤塗布面１５ｃを有するトレーが積み重ねられている状態が示されている。
(イ)　上記(1)記載の本件考案の作用、効果と、実施例の項の上記記載からすれば、本件考案においては、トレーの接着剤塗布面を略垂直な面とすることにより、多数個のトレーを積み重ねたままで接着剤を一括塗布することで、塗布作業を能率的に行うことができるという効果が得られるが、その塗布作業には、ローラ、スプレー等の方法があり、トレーを積み重ねた際、接着剤塗布面が多少傾斜していたり、わずかな隙間が生じる場合であっても、許容されることを示している。ウ　以上からすれば、構成要件Ａ④の「略垂直な接着剤塗布面」とは、トレーを重ね合わせたときに、上記のようにして接着剤を塗布することが可能な程度に垂直に近い接着剤塗布面を意味し、トレーを積み重ねた際、接着剤塗布面が多少傾斜していたり、わずかな隙間が生じる場合であっても、許容されるものと解すべきである。


なお、被告は、構成要件Ａ④の「各接着剤塗布面が、上下方向に連続して露呈して略垂直な面として柱状を呈する」との要件は、「各トレーの接着剤塗布面が、上下方向に『整然として配列した状態で』露呈して連続した略垂直な面として『接着剤塗布面のみに一斉に接着剤を塗布することができる」柱状を呈すると、『』内を補充して解釈されるべきであると主張する。しかし、上記のとおり、本件考案においては、トレーを積み重ねた際に接着剤塗布面がわずかな隙間を有することが許容されているから、そうした状態で、ローラ、スプレー等により接着剤を一括塗布した場合にはトレーの接着剤塗布面以外の部分にも接着剤が付着することも許容されていると解されるし、その他、本件公報（本件補正掲載書を含む。）中に構成要件Ａ④を被告が主張するように解釈すべきことを根拠づける記載はない。エ　被告物件の接着剤塗布面は、０.５㎜に対して１２㎜の立ち上がりの割合で外側に傾斜（垂直線に対して約２.４度の傾き）している（別紙被告物件目録参照）が、この傾きの程度からすればトレーを積み重ねて接着剤を一括塗布することが十分可能であると推認できるし、被告物件の上記傾斜の程度は、本件公報の実施例において示されている接着剤塗布面の傾斜の程度と比較しても、実施例において許容する傾斜の範囲内であると認められる。
また、被告物件の接着剤塗布面11ａは長縁11ｄにおいて弧を描いて外側に膨らんでおり、周壁11ｃの四隅は丸みをもった形状となっているが、そうした形状によって、接着剤の一括塗布作業に支障が生ずるものとは解されない。よって、被告物件は、構成要件Ａ④の「各接着剤塗布面が、上下方向に連続して露呈して略垂直な面として柱状を呈する」との構成を備えている。(4)　争点(1)ウ（本件考案は、フィルム周囲を枠で挟持させるものを対象とするものと解すべきか否か。）について
ア　被告は、本件考案は、フィルム周囲を枠で挟持させるものを対象とするものと解すべきであると主張する。
本件実用新案登録請求の範囲には、「上記トレーの上面開口部をオーバーラップして被覆し、かつ、トレーの接着剤塗布面に接着剤を介して接着された周縁を有するストレッチフィルムとからなり」（構成要件Ｃ①）、「上記ストレッチフィルムは、その周縁を、トレーの接着剤塗布面に接着した位置に接近した下側で抵抗線により全周に亘って切断してある」（構成要件Ｃ②）とされるのみで、「フィルム周囲を枠で挟持させる」か否かについての限定はない。イ　本件公報（本件補正掲載書も同じ。）の考案の詳細な説明中には、次の記載がある（甲２の1･2）。
(ア)　〔実施例〕の項には、「上記フィルム４はストレッチフィルムであるため、熱すると縦横方向に収縮する性質をもっている。そこで、フィルム４は加熱板１より若干大きい内寸法をもつ上下２つの挟持枠６、７によりフィルム４の周囲を挟持し、これを加熱板１に向けて移動させ、フィルムの加熱を行う。これにより、フィルム４に縦横方向に収縮することなく、良好に加熱される。」（５欄14～21行）、「包装作業に当り、フィルム４をロール等から適当長さに切断してフィルム挟持枠６、７に挟持せしめ、加熱板１に密着させて加熱軟化させておく。そしてトレー１５に被包装物１９を盛付けして切断枠１４に嵌め込み、載置台８上に載置する。」（６欄5～10行）、「次にフィルム挟持枠６、７を下降させ、加熱軟化したフィルム４をトレー１５上にオーバーラップさせ、続いて吸気室１１に吸気を発生せしめてフィルム４をトレー１５の周囲及び切断枠１４の周囲に密着させる。」（６欄11～15行）とされている。
(イ)　〔考案の効果〕の項に、「更に、フィルム周囲を枠で挟持させているため、収縮がなく良好に包装することができる。」（８欄9～11行）とされており、ここにいう「枠」とは、ストレッチフィルムを熱した際に縦横方向に収縮しないようにするための「挟持枠６、７」と解される。
(ウ)　以上のように、考案の詳細な説明中には、トレーの包装作業においてフィルムを挟持枠で挟持する実施例が記載され、そのことに伴いフィルムの収縮がなく良好に包装することができるという効果が示されている。ウ　しかしながら、本件考案の作用、効果は、前記(1)イ記載のとおりであり、この作用、効果は、本件実用新案登録請求の範囲に記載された要件を充足すれば得られるものということができ、トレーの包装作業においてフィルムを挟持枠で挟持するという構成を付加しなければ得られないものではない。そうすると、考案の詳細な説明中に、トレーの包装作業においてフィルムを挟持枠で挟持する実施例が記載され、そのことに伴いフィルムの収縮がなく良好に包装することができるという、外観上の美麗さに関わる効果が記載されているとしても、それは当該実施例の包装方法を採用した場合における作用、効果が記載されているにすぎないものと解すべきであって、本件実用新案登録請求の範囲を、そうした実施例の記載内容に限定して解釈しなければならないとすることはできない。
したがって、本件考案はフィルム周囲を枠で挟持させるものを対象とするものと解すべきであるとする被告の主張は理由がない。(5)　以上によれば、被告物件は、本件考案の技術的範囲に属するというべきである。
２　争点(2)（不当利得返還請求の可否）について
(1)　前記１で検討したところによれば、被告物件は本件考案の技術的範囲に属し、後記(3)ア記載のとおり、被告は本件考案の実施行為に該当する被告物件の販売行為をしたものであるから、その販売行為は、本件実用新案権を侵害するものである。
被告は、争点(2)に関する被告の主張に記載のとおり、原告は被告物件の販売行為について実施料相当額の不当利得返還請求をなし得ないと主張するので、以下、順に検討する。
(2)　黙示の実施許諾について
ア　ルート①、②について
(ア)　原告は、ハイパック及び東製作所の代表取締役であり、ルート①、②においては、ハイパックないし東製作所が被告物件のトレーの製造ないし糊付けをし、これをノバフォームに販売していたものである。そして、ノバフォームは、ルート①、②によるしめじ包装用トレーに使用するために、ハイパックから包装機械の提供を受けており、トレー包装について両者は業務を提携して行う関係にあったし（乙１２、２０）、ルート①の関係でデンカとハイパックの間では協定書（デンカ協定）を取り交わしていたものである。また、本件考案と別件考案との比較対照は後記(4)のとおりであるが、本件考案の実施に当たるしめじを包装したトレー包装体（被告物件）を製造する過程においては、必然的に別件考案に係る包装用トレーが製造され使用される関係にあるといえる。


したがって、ハイパック又は東製作所がトレー製造、糊付けをしてノバフォームに販売するということは、原告が、その後の流通過程（個々の農家がしめじを入れてパックして本件考案の実施品を完成させ、被告が販売する。）において、当該トレーが予定している使用方法、すなわち、糊付けされた当該トレーに被包装物を入れて、ストレッチフィルムをオーバーラップして糊付面に接着させ、ストレッチフィルムの周縁を、トレーの接着剤塗布面に接着した位置に接近した下側で抵抗線により全周にわたって切断するという本件考案のストレッチフィルムによる包装体として用いられることについても被告を含むルート①、②の関係者に対し承諾していたものと解するのが相当である。
(イ)　なお、原告は、仮に原告が、ハイパックの製造、販売に係るトレー（ルート①、②）に関し、ノバフォームが本件考案及び別件考案を実施することを承認していたとしても、それは、ノバフォームがハイパックの製造、販売に係るトレーのみを取り扱い、ルート③のように他社の製造に係るトレーを取り扱わないという前提に立った承認であるから、ノバフォームがハイパック以外の会社の製造に係るトレーを取り扱っていたことが明らかになった以上、本件考案の実施の承認に係る上記前提は成り立たないと主張する。
しかるところ、前記第２の１(5)イ記載のとおり、ハイパックはデンカとの間でハイパックないし東製作所のみが糊付け作業を行うこと等を内容とするデンカ協定を締結しているから、原告は、デンカないしハイパックが製造したトレーを、ハイパックが糊付けし、これをノバフォームに納入するという前提でデンカ及びノバフォームとの取引をしていたことが推認できる。しかし、原告ないしハイパックが製造ないし糊付けし、これを流通の途においた以上、その後の流通の過程で当該トレーが本来の使用法である本件考案の実施形態で用いられることについて承認していたと解すべきことは前記のとおりであり、仮に、デンカないしノバフォームが原告との協定に違反する行為を行ったとしても、そのことは、ノバフォームから納入を受けた被告との関係において、本件考案の実施を承諾していたと評価されることに何ら影響を及ぼすものではない。
イ　ルート③～⑤について
ルート③～⑤のトレーは、ハイパックがその流通経路に関与することなく被告に納入されたものであるから、仮に、原告が、被告がルート③～⑤に係るトレーを用いた被告物件を販売していることを知っていたとしても、そのことから直ちに、被告に対し、本件考案の実施を許諾したということはできない。ウ　被告は、平成６年に本件売買基本契約を締結した際、原告が被告に対し過去の実施料の請求をしなかったことからも、原告が被告に対して本件考案の実施を許諾していたことが明らかであると主張する。
しかし、乙７によれば、本件売買基本契約が定めているのは、同契約を締結した時点以降のきのこ用トレー類の注文、受渡し及び代金決済の条件等に関する事項についてのみであり、契約締結以前の取引に係る本件考案の実施料についての事項は何ら同契約の内容に含まれていない。
また、甲８の１（原告作成の陳述書）、乙１９（被告長野県本部のＢ作成の報告書）及び弁論の全趣旨によれば、本件売買基本契約は、原告が、平成５年終わりころ、ノバフォームや被告を通さずに直接各農協にトレーを販売する意向を示し、農協がこれを受け入れる意向を示したことから、農業生産者に対する資材の購入、生産物の販売の仲介を業務とする被告としては、原告と各農協との直接取引を容認できず、自ら原告との契約を申し出たという経緯で締結されたことが認められる。しかし、その際、原告が被告に対し、従前の被告によるきのこ用トレーの取扱いに関し本件考案の実施を許諾したことを推認させる事情は窺われないし、また、本件売買基本契約の際に、原告が同契約締結以前の本件考案に係る実施料の請求権を放棄したような事情も認められない。
なお、上記乙１９には、①本件売買基本契約を締結する以前の平成５年１２月ころ、原告は、コバヤシ及びザンパックに対して別件実用新案権に基づく権利行使をしており、被告に対する権利行使もあり得るなどと述べていたこと、②本件売買基本契約の背景として、被告は、今後継続的な取引を行い原告を権利者として尊重するとの基本姿勢があり、お互いの新たな信頼関係の構築の証しになると思っていたこと、そして、③本件売買基本契約は、いかなる事情があっても原告は被告に対して迷惑をかけないことを前提とするもので、原告はこの前提を十分理解し納得した上で本件売買基本契約を締結したとの記載がある。しかし、②、③は被告職員の一面的な認識を示すものであり、原告・被告間で何らかの意思の合致があったことを示すものではない。また、前記のとおり、本件売買基本契約は、原告が直接各農協にトレーを販売する意向を示したことがきっかけとなり、原告と被告間のトレーに関する売買条件を定めたものであって、仮に、原告と被告との間で、①のように、本件売買基本契約締結以前の被告物件の販売行為に関する本件考案の実施料について話題となり、原告が被告に対し同実施料を請求しないとの合意があったとするならば、本件売買基本契約の際に明記してしかるべきものであるというべきところ、前記のとおり、本件売買基本契約において、同実施料に関しては何ら取り決めがされていない。したがって、乙１９の上記記載内容をもってしても、原告が、被告物件の販売行為について本件考案の実施料の請求を放棄したことを認めることはできない。
(3)　利得の有無について
ア　販売形態について
被告は、営利を目的とする法人ではない上、しめじ（被告物件）の販売形態は、生産者が被告の会員である農協に出荷し、被告が農協の委託で卸売市場の販売を取り次いで代金を受け取り、農協を通じて生産者に支払うという方法で実施されており、被告の名義、計算で販売しているものではなく、被告は、その経費、組織の維持費を実費主義で手数料として受領しているにすぎないから、被告は本件考案の実施の主体でないだけでなく、利得も得ていないと主張する。しかし、甲６、２８ないし３０、乙５によれば、被告は、被告物件に被告名のラベルを貼り、被告名義で、卸売市場における販売委託契約をして商品代金を請求し、被告名義の銀行口座に商品代金を振り込ませていること、被告は、ほんしめじについて「ヤマビコホンシメジ」との商標登録を行い、宝酒造株式会社との間で、被告物件のほんしめじの栽培について栽培契約を締結し、ほんしめじの生産、販売を積極的に促進してきたことが認められるから、被告は、本件考案の実施行為に該当する販売行為をしたものというべきである。そして、原告は本件において不当利得として実施料相当額を請求するところ、被告が本件考案の技術的範囲に属する被告物件を販売するには、相当の実施料を支払わなければならず、被告がこれを支払わずに販売した以上、実施料相当額の利得を得たものと認めるのが相当であり、このことは、被告が営利を目的とする法人でないことにより影響を受けるものではない。


イ　また、被告は、ルート①、②により仕入れたトレーについて、原告が実施料請求できないとするならば、ルート①～⑤のいかんを問わず、トレーの販売価格もしめじの販売価格も同じであるから、その他のルートにより仕入れたトレーについても、被告に利得があるとはいえないと主張する。しかし、仮に、ルート①、②の仕入価格と、ルート③～⑤の仕入価格、及びそれらの販売価格とがいずれも同一であって、被告物件の販売によって被告が得る利益額がルート①～⑤のいかんを問わず同一であったとしても、ルート①、②については原告による黙示の実施許諾が認められるのに対し、ルート③～⑤についてはそのような実施許諾が認められないから、被告が支払うべき相当の実施料の支払をしないことによる利得が認められるとすることに何ら妨げはないものというべきである。
(4)　別件考案に関する実施料相当額を得ていることについてア　被告は、原告が別件考案に関するザンパック和解、ノバフォーム和解及びコバヤシ判決に基づいて、その実施料相当額を得ているから、別途、本件考案に関する実施料相当額を請求することはできないと主張する。イ　本件考案は、トレー内に被包装物が置かれ、これをストレッチフィルムで被覆した「ストレッチフィルムによるトレー包装体」に係るものであり、別件考案は、「包装用トレー」に係るものである。そして、それぞれの実用新案登録請求の範囲を比較すると、別紙「本件考案と別件考案の対比表」記載のとおりであり、これをまとめると次のとおりである。
(ア)　本件考案に用いるトレーの形状を規定する構成要件Ａ①～④は、すべて別件考案の構成要件B'①～③、C'に記載されている。なお、構成要件Ａ④の「接着剤を一括して塗布」という要件は、「未包装状態で多数個のトレーを積み重ねたとき、各接着剤塗布面が上下方向に連続して露呈して略垂直な面として柱状を呈する如く形成」されたトレーの形状に加えて、更に形状を限定するものではなく、むしろ、上記形状により「接着剤を一括して塗布」され得ることを念のために記載したものと解される。(イ)　本件考案の包装体が、上記トレー内に被包装物を置き（構成要件Ｂ）、トレーの上面開口部をオーバーラップして被覆し、かつ、トレーの接着剤塗布面に接着剤を介して接着された周縁を有するストレッチフィルムとからなること（構成要件Ｃ①）は、別件考案の構成要件A'①に記載されている。(ウ)　本件考案の構成要件Ｃ②のうち、そのストレッチフィルムをトレーの接着剤塗布面に接着した位置に接近した下側で切断するとの要件は、別件考案の構成要件A'②に「トレーの周囲上縁の近傍でフィルムを切断」との記載が示す切断位置とほぼ同位置の切断を意味すると解されるから、同部分も別件考案に記載されているといえる。
(エ)　本件考案の構成要件Ｃ②のうち、ストレッチフィルムが「抵抗線により全周に亘って切断してある」との要件は、別件考案に記載はない。ウ　そうすると、本件考案の構成要件は、トレーの形状、ストレッチフィルムによる被覆及びトレーとの接着状況等、大部分が別件考案の構成要件と共通するものであるけれども、本件考案の構成要件にはストレッチフィルムを「抵抗線により全周に亘って切断してある」というストレッチフィルムの切断に関する要件が付加されており、本件考案と別件考案とは全く重なり合うものではない。そして、本件実用新案権と別件実用新案権とが別個の権利として成立している以上、原告が、別件考案について実施料相当額を得ているとしても、そのことから直ちに本件考案について実施料相当額を請求できる権利がなくなるものではないというべきである（もっとも、後記のとおり、本件考案の相当な実施料の算定に当たっては、別件考案について実施料相当額を得ていることを考慮すべきである。）。
(5)　被告の和解ないし権利の放棄について
ア　被告は、原告が、本件実用新案権の存在とその侵害を理由とする損害賠償請求を示唆し、ハイパック製品の取扱い数量の増大を求めたため、紛争回避のため、ハイパック製品の販売の拡大に努力してこの問題は決着された経緯があり、これは、原告と被告との間で、ハイパック製品の販売に被告が努力することで原告が被告に対する本件実用新案権に関する請求をしないという合意（和解）、ないし原告の権利放棄があったといえると主張する。
イ　証拠（甲８の１、乙８～１０、１２、２０、２１）によれば、次の事実が認められる。
(ア)　原告は、本件売買基本契約を締結した平成６年４月以降（なお、本件実用新案権及び別件実用新案権は、このころ期間満了により消滅している。）においても、ノバフォームを通じて被告にトレーを納入していたが、その後、ノバフォームがハイパック製品（Ｍ－１０）の取扱量を減少させ、他社製品（２１００Ｎ）に切り替えたことに納得できず、平成７年１０月１８日、被告に対し、ハイパック製品の供給量を増やして欲しいとの申入れをした。なお、その際、１日当たりの供給量の目標を提示し、これを達成できなければ、被告に対し本件実用新案権の行使をせざるを得ない旨の意向を伝えた。(イ)　そこで、被告は、同月３０日、ノバフォーム及び原告との間で協議をしたところ、ノバフォームは、ハイパック製品に品質上の問題があるとの指摘を受けたことからその供給量が減少したものであり、品質上問題がなければハイパック製品を取り扱うことに問題はないと述べ、一方、原告は、ハイパック製品に品質上の問題はないと述べたことから、被告、原告及びノバフォームの３者で生産者を巡回して、経過を確認することとした。
(ウ)　被告は、同年１１月９日、ノバフォームと協議を行い、原告が被告に対し本件実用新案権の行使を示唆していることについて、被告が提訴される事態は受け入れ難いことであるとし、ノバフォームに対し、ハイパック製品の取扱量を増加させることについて協力願いたいと伝え、ノバフォームはこれを了解した。(エ)　被告、原告及びノバフォームは、同月２０日、生産者を巡回した結果、ハイパック製品、他社製品とも品質上の問題はないこと、ノバフォームは今後ハイパック製品の数量を増やすつもりであることを確認した。ウ　そうすると、ノバフォームは、平成６年当時、ハイパック製品とそれ以外の製品を共に仕入れており、ハイパック製品の取扱量が減少したのもノバフォームの仕入方針に基づくものであって、原告が苦情を申し立てたのも専らそうしたノバフォームの対応についてであることからすると、その申出自体は理不尽なものとはいえない。


原告としてはハイパック製品の取扱量を減少されたことが納得できなかったものであるから、原告は、売買取引基本契約を締結していた被告がこれについて調整するのは当然のことと考えていたと推認でき、原告が上記交渉の際に被告に対し本件実用新案権に基づく権利行使を示唆したとしても、当然なすべき調整を被告が行わなかった場合には、本件実用新案権に基づく権利行使もあり得ることを伝えたにすぎないと解される。
原告は、本件実用新案権の存続期間満了後、ノバフォームがハイパック製品の取扱量を減らしたことを不満に思い、ノバフォームに影響力を持つ被告に対し、過去の実用新案権侵害に基づく損害賠償請求訴訟の提起をほのめかして、被告をしてノバフォームにハイパック製品の取扱量を増やすよう圧力をかけたものであり、本来、実用新案権の存続期間満了後にノバフォームが他社製のトレーを取り扱うことは自由であることに鑑みると、取引の方法としていささか穏当を欠くものである。しかし、前記認定によれば、原告が被告又はノバフォームと交渉する過程において、ノバフォームがハイパック製品の取扱量を増やせば、今後、被告に対する権利行使をしないと原告が述べたような事情までは認められない。したがって、原告が本件実用新案権に基づく権利行使を示唆したことをもって、その際に求めたハイパック製品の取扱量の増加が実現した場合には、同権利行使をしないという合意（和解）ないし原告の権利放棄があったすることはできない。
(6)　権利の濫用について
前記(2)記載のとおり、原告ないしハイパックが関与したルート①、②のトレーを用いた被告物件については、原告の本件考案の黙示の実施許諾が認められ、不当利得返還請求の対象となるものではない。したがって、それ以外のルート③～⑤のトレーを用いた被告物件について、原告が不当利得返還請求権を行使することが権利の濫用に当たるか否かについて検討する。
ア　被告は、原告が被告と継続的な取引関係にあったものであり、製品の開発普及について互いに協力してきたものであるから、本件実用新案権の存在を被告に知らせ、被告が本件実用新案権を侵害しないようにする信義則上の義務があったと主張する。
(ア)　証拠（甲２２、３８の２、乙２、１２、弁論の全趣旨）によれば、次の事実が認められる。
ａ　しめじは、流通、消費段階で気中菌糸が発生しやすく、気中菌糸が発生すると商品価値が下落する。
ｂ　昭和４７年以来、長野県産のほんしめじの生産量は毎年大幅に増加し、ノバフォーム等の包装資材メーカーは、作業効率が良く、しかも気中菌糸の抑制が可能な包装資材を求めていたところ、昭和５４年９月、包装展で展示されていたハイパックの包装機械を見て、本件考案を実施した包装体をほんしめじの包装に用いることとし、デンカ、ハイパック、ノバフォーム、被告等が、協力して技術改善し、量産態勢にこぎつけた。
ｃ　被告物件は、昭和６０年ころまでには、ルート①、②に係るトレーを用いたものであったが、そのころから、パック後にラップが破れて空気が流入し、ほんしめじに気中菌糸が発生する問題が頻発しており、その原因の一つとしてトレーへの糊付けに問題があることが指摘されていた。また、被告においては、資材がある程度の数量になると複数の納入業者から仕入れるという方針を採っていたこともあって、被告は、そのころから、ルート④、⑤のトレーを仕入れるようになった。被告は、その後もハイパック製品を継続的に仕入れ、また、平成６年４月に本件実用新案権及び別件実用新案権が期間満了により消滅した後も、ハイパック製品の仕入れを継続し、ハイパック製品の数量は昀も大きなシェアを占めていた。(イ)　上記事実によれば、本件考案の実施に係る包装体が、しめじの包装体として軌道に乗るためには、被告のほか多数の関係者の努力があったこと、また、被告は、ハイパック製品を継続的に、しかも大きなシェアを占める数量を仕入れていたのであるから、原告と被告とは、しめじ用の包装体の供給に関し密接な取引関係にあったものということができる。
しかし、仮に、原告が、被告がルート①、②以外のルートに係るトレーを仕入れていたことを知っており、上記密接な取引関係にあったことを考慮しても、ルート①、②以外のルートに係るトレーは、原告がそれにより利益を得ているものではなく、むしろ、ハイパック製品のシェアが減少する関係にあったのであるから、被告に対し、同トレーを用いた被告物件に関し本件実用新案権を侵害する旨を告知しなければならない信義則上の義務が原告にあったとすることはできず、また、原告がそうした告知をすることなく被告との間で取引を継続していたとしても、そのことから、過去の実施料相当額の不当利得返還請求が許されなくなるものと解することはできない。
イ　被告は、本件売買基本契約締結の際に、従前の債権、債務関係は重要な判断要素であるから、原告は被告に本件実用新案権及びそれに基づく請求権の存在を告げる義務があったと主張する。
本件売買基本契約締結に至る経緯、及び、本件売買基本契約を締結したことをもって、原告が本件考案の実施料の請求を放棄したものと認めることができないことは、前記(2)ウ記載のとおりであり、上記経緯に照らしても、原告が被告に本件実用新案権及びそれに基づく請求権の存在を告げる義務があったことを認めることはできない。
ウ　被告は、本件実用新案権の侵害を理由に取引拡大を図り被告に努力させて、その目的をそれなりに遂げた以上、再度、本件実用新案権の侵害を理由として本訴請求をすることは信義に反すると主張する。
原告が、ノバフォームがハイパック製品の取扱量を減少させたことについて、被告に対し、本件実用新案権に基づく請求を示唆し、その対処を申し入れたこと、被告がそれに応じてノバフォームにハイパック製品の取扱量の増加を要請したことは前記(5)イ記載のとおりであり、被告は、原告から本件実用新案権に基づく権利行使を避けようとして、原告の申出に積極的に協力した経緯が窺われる。しかし、上記経緯から原告が本件実用新案権に基づく請求権を行使しないという合意（和解）ないし原告の権利放棄があったとすることができないことは前記のとおりであり、そうである以上、原告が本件実用新案権の行使を示唆したことが、ハイパック製品の取引量の増加を求める方法として適当であったか否かについては疑問が残るところではあるが、そのこと故に、原告の本件実用新案権に基づく不当利得返還請求権の行使が許されなくなるものということはできない。エ　被告は、原告がコバヤシ判決の認容額に満足がいかなかったことと、その訴訟に被告の職員等が陳述書を提出するなどしてコバヤシ側に協力したことを理由として、本件訴訟を提起したものであり、そのことが権利の濫用に当たると主張する。