②　控訴人が主張するジクロロエタンの排出があったことは認める。参加人日本たばこ産業は，平成１３年６月２２日，水質測定を委託している専門業者から，同月７日の測定結果がジクロロエタンの基準値を超えている旨の連絡を受けた。原因究明の結果，この原因は，ドラフト内での実験中に，実験者本人も気づかない程度の微量のジクロロエタンが飛散して，偶然にもドラフト排水口からＵ字管に入って滞留し，このＵ字管に多量の水が流されたため，滞留していたジクロロエタンが一緒に流出したことにあると推定された。その対策として，同年４月以降にジクロロエタンを使用したドラフトのＵ字管の洗浄を８月２９日に完了し，万全を期するための対策として，ドラフトの排水口に栓を取り付けることとし，同年９月２８日に設置作業の完了を確認した。
参加人日本たばこ産業は，高槻市下水道条例の定めに従って，予め所定の届出をし，水質測定の結果を記録して５年間これを保存している。従って，参加人日本たばこ産業が基準値を超えるジクロロエタンの排出を隠蔽したというのは当たらない。
③　本件条例６条１項２号但書アは，情報の公開をしないことが権利濫用に該当する場合を類型的に定めたものと理解すべきであるが，本件文書の公開をしないことが権利濫用に該当するものではない。
（３）　本件情報を公開することは，法律上の権利を条例で制限することとなって
許されないといえるか
①　参加人ジェイティ不動産らは本件文書の共同の著作者であって，本件文書について著作権及び著作者人格権を有する。
本件文書が公開されると，参加人ジェイティ不動産らが有する本件文書を公表するか否かを決定する権利（公表権・著作権法１８条）が侵害され，その意思に反して本件文書を複製されない権利（複製権・著作権法２１条）が侵害される。よって，本件文書は本件条例６条２項が定める情報に該当し，これを公開することは許されない。
②　本件文書には，ＩＳＳ階の中の設備機器の配置や動線計画，空調機・ダクトの防音・防振の工夫，効率的なユーティリティの配管のサイズ決定の方法，細分化された動物飼育室系統空調ゾーニングの最適化，熱源機器による負荷パターンの把握及び排熱回収の工夫，特殊用途に応じた空調計算機の具体例など，建築技術上の課題を具体的に実現するための具体的で実践的な情報が記載されており，参加人ジェイティ不動産ら自身のみならず，同業他社にとっても極めて価値の高い情報である。不正競争防止法，民法の不法行為規定により，企業秘密の主体が，企業秘密を強制的に開示させられることなく保持する権利を持つことは明らかである（企業秘密保持権）。本件文書が開示されると，参加人ジェイティ不動産らが有する上記企業秘密保持権が侵害される。
よって，本件文書は本件条例６条２項が定める情報に該当する。③　著作権法上の権利，不正競争防止法上の権利などの国法によって保護された権利であっても，開示を拒否することが権利濫用に該当するような場合には，開示が強制される結果となってもやむを得ない。しかし，本件情報の不開示は権利濫用にならない。
第３　判断
１　本件条例６条１項２号本文該当性
（１）　当裁判所も，本件文書は，参加人日本たばこ産業及び参加人ジェイティ不動産らに関する情報であり，これを公開することによって，参加人日本たばこ産業の防犯上の正当な利益を害し，あるいは，参加人ジェイティ不動産らの競争上の地位，あるいは著作権ないし著作者人格権によって保護された企業秘密という正当な利益を害するものと認める。その理由は，原判決６０頁１３行目から７３頁５行目までのとおりであるからこれを引用する。但し，原判決６０頁末行の「法人等の」の次に「正当な」を加え，同６２頁２４行目の「開発管理のおける」を「開発管理における」に，同７０頁１８行目の「無い」を「ない」に，いずれも改める。（２）　参加人らは，当審においても，本件文書を公開することによって，参加人日本たばこ産業の競争上の地位ないし営業秘密が害されると主張している。しかし，参加人らの当審における主張を前提としても，本件文書の公開によって直ちに研究開発の方向性，速度，領域，管理等の機密事項が直接明らかになるものとは解せられず，それは多くの推測の上で，それらの事項が明らかになる可能性があるというに止まるものであるのは上記引用にかかる原判決が指摘するとおりであり，その推測の結果が正しいものである保証は存在しないことからすれば，本件文書を公開することによって，参加人日本たばこ産業の競争上の地位ないし営業秘密が害されると認めることはできない。
（３）　控訴人は，本件文書を公開することにより，参加人ジェイティ不動産らの競争上の地位ないし建築設計上の企業秘密が害されることを争っている。控訴人は，上記の点に関する参加人らの主張が抽象的であるとしてこれを論難するが，本件文書に，大規模研究開発施設の設計に関わる創意工夫が記載されていることは，その文書の性格上明らかというべきであって，控訴人の主張はこれを採用することができない。確かに，本件文書については，これを企業秘密といいながら，その一部分は公刊物において既に公開されており，その秘密の保持についても十分な対策がとられていないのではないかという疑いも存在するが，本件文書の記載の内容，またこれが未だ公開されていない文書であることからすれば，本件文書の公開により，参加人ジェイティ不動産らの競争上の地位ないし建築設計上の企業秘密が害されると認めるのが相当である。
（４）　控訴人は，本件文書が著作権法の保護を受ける著作物であることを争うので，この点について判断する。
控訴人は，建築設計図面の著作物性は，建築物の構造を二次元の図面に表現するための作図上の諸工夫に創作性が認められる場合に限られるとし，建築設計図たる本件文書の作図において，いかなる点が工夫され，創作的であるかについて何ら具体的な主張立証がされていないので，建築設計図たる本件文書の著作物性を認めることはできないと主張している。
しかし，建築家がその知識と技能を駆使して作成した建築物の設計図は，学術的な性質を有する図面として著作権法上保護される著作物であると解すべきところ（著作権法１０条１項６号），本件文書は参加人ジェイティ不動産らに属する一級建築士等の資格を有する数十名の従業員が，その知識と技術を用いて，昭和６２年から平成３年までの歳月をかけて作成したものであり，当該建築物に求められる高度かつ多様な要求を図面上に反映させたものであると認められるから，本件文書を，学術的な性質を有する図面として著作権法上保護される著作物であると認めるべきことは明らかである。


控訴人の主張する「作図上の諸工夫」なるものについては，これが具体的にどのような諸工夫のことをいうのであるかは控訴人の主張自体からも明らかでないが，設計図の作図上の線や符号そのものについての工夫を問題にしているのであれば，そのような工夫は設計図の著作物性を基礎付けるものではないというべきである。（５）　被控訴人及び参加人らは，本件文書について，参加人ジェイティ不動産らが著作権たる複製権，著作者人格権たる公表権を有すると主張するのに対し，控訴人はこれを争うので，この点について判断する。
著作権法１８条１項前段は，著作者は，その著作物でまだ公表されていないものを，公衆に提供し，または提示する権利を有すると定めている。本件文書を著作物と認めるべきことは前記のとおりであり，その著作者を参加人ジェイティ不動産らと認めるべきことは，引用にかかる原判決が述べるとおりである。そうすると，著作権者たる参加人ジェイティ不動産らは，本件文書についてその公表を行うかどうかの決定権，即ち著作者人格権としての公表権を有すると認めるほかない（この点について控訴人は，本件文書の内容の多くが既に公刊物に登載されているとして，本件文書が未公表著作物であることを争っているが，控訴人の主張によっても，既に公表されているのは本件文書の全体ではなくて，その一部であり，しかもこれらは著作権者である参加人ジェイティ不動産らが編集の上これを公表したものであるに過ぎないから，その一部の公表によって，既に全体が公表されたのと同視するのも相当でなく，本件文書はなおこれを未公表著作物と認めるべきである）。また，著作権法２１条は，著作者はその著作物を複製する権利を専有すると定めており，本件文書の著作権者である参加人ジェイティ不動産らが，著作権の内容としての複製権を有することも明らかである。
２　本件条例６条１項２号但書ア該当性
（１）　本件条例６条１項２号但書ア（以下「本件但書」という）は，人の生命，身体又は健康を害するおそれのある事業活動に関する情報は，同号本文に該当する情報であっても公開しないことができる情報には当たらないとする趣旨の規定であるが，「人の生命，身体又は健康を害するおそれのある事業活動」とはいかなるものかについて次に判断する。
（２）　この点について，参加人らは，「害するおそれ」とは，従前の行政解釈としては，「現に発生しているか，将来発生することが確実である危険・損害をいう」，「危険が生じる高度の蓋然性が認められることが必要である」とし，本件においても，企業の正当な事業活動を侵してまでも情報を公開し得るのは，明らかに事業活動に起因して被害が生じているか，若しくはそれが確実に予測でき，かつ被害防止のために当該情報を直ちに開示しなければならない場合に限られると主張している。
（３）　本件但書が規定する「害するおそれ」は，「害するおそれのある事業活動」として「事業活動」にかかる語であることからすれば，ここにいう「害するおそれ」は，事業活動そのものの評価を述べるものであり，事業活動が行われる周囲の状況の評価を述べるものではないというべきである。従って，ここで検討すべきは，参加人日本たばこ産業が本件施設で行っている事業活動が，本件但書が規定する「害するおそれのある事業活動」と認められるかどうかであって，本件施設の事業活動によって，現に害するおそれが存在しているかどうかではない。上記したところによれば，本件但書が規定する「害するおそれ」について，生命，身体又は健康を害することが現に発生しているか，将来発生することが確実であることまで要するものとは解することはできない。そして，本件条例６条１項２号本文が正当な利益を「害すると認められるもの」を非公開情報の要件とし，本件但書が「害するおそれのある事業活動」を非公開情報からの除外規定としていることからすれば，本件但書が予想する害する程度は，その本文が予想する害する程度より厳しいものであるとは解せられない。
そうすると，本件但書の「害するおそれのある事業活動」とは，その活動により，人の生命，身体又は健康を害する可能性があれば一応は足りるとも解せられる。しかしながら，翻って考えると，現代のように高度技術の時代にあっては，何らの危険を伴わない事業活動を想定することは寧ろ困難であり，法人等が行う事業活動に一定の危険が可能性としては存在する場合であっても，それが社会において，特別の安全対策を課せられるまでもなく「許された危険」として認知されているような場合にまで，当該事業活動を本件但書に該当する事業活動と見るのは相当でない。以上のことからすれば，本件但書に該当する「事業活動」とは，その活動によって人の生命，身体又は健康を害する可能性があり，特別の安全対策なしには社会的に存立が許されない事業活動をいうと解するのが相当である（なお，通常の「許された危険」の範囲内の事業活動であって，その事業活動によって，人の生命，身体又は健康を害する事態が現に発生しており，若しくは発生することが確実若しくは可能性が高い状況があるときは，本件条例６条１項２号但書イ（違法又は不当な事業活動に関する情報であって，市民の消費生活その他の生活に影響を及ぼすもの）によって対処すれば足りるものと考えられる）。（４）　参加人らは，本件条例６条１項２号本文にいう「正当な利益」には，著作権法が保護する著作権及び著作者人格権，不正競争防止法ないしは民法が保護する営業秘密等，いわゆる「国法上の権利」が含まれること，そして国法上の権利を条例によって制限することは許されないことを根拠に，本件但書の規定は，開示をしないことが権利濫用に該当するような場合に限定されると主張する。しかし，参加人らのいう「国法上の権利」については，本件条例は６条２項において，法令により公開することができない情報については公開しないとして，別個の公開除外規定を設けているのであるから，６条１項２号本文にいう正当な利益に国法上の権利が含まれ得るからといって，そのことが本件但書の解釈に影響を与えると解することはできない。本件条例の６条１項２号は，本件但書にいう「人の生命，身体又は健康」を，同号本文にいう法人等の正当な利益より価値的に上位のものとみなしていることは，条文の構造自体から明らかであり，本件但書を，権利濫用に該当するような場合に限定するとする参加人らの主張は採用することができない。（５）　そこで，参加人日本たばこ産業が本件施設において行っている事業活動（以下「本件事業活動」という）が，上記の意味において，人の生命，身体又は健康を害するおそれのある事業活動と認められるかどうかについて検討する。本件施設において行われている参加人日本たばこ産業の事業活動が，組換えＤＮＡ実験及び病原微生物を用いた実験を内容とするものであることは当事者間に争いがない。この事業について，当事者及び参加人らは上記引用にかかる原判決記載のとおり主張して，その安全性を議論している。


ところで，ＤＮＡ組換え技術は，遺伝学上これまで存在しなかった新しい生物を作り出すことを可能にする画期的な技術であり，初めて応用された当初は，高度な知識と技術を有する一部の研究者のみがこれを行うことが可能であったものが，現在においては制限酵素をはじめとする基礎技術の急激な進歩により，簡単な設備における単純な操作によって日常的に実施することが可能になったものである。ＤＮＡ組換え技術は比較的歴史が浅く，その安全性について十分な経験の積み重ねが確立したとはいえない面があるため，予測できない未知の危険性に備えて被害の未然防止に万全を期すことが重要である。しかも生物には繁殖し，遺伝子を次世代に伝えるという特徴があり，生物による環境の破壊が一度生ずると回復することが困難なため，特に現在および将来の生態系への影響について配慮し，市民の良好な生活環境を将来の世代に引き継ぐことが重要である。かような認識（甲４０）は，ＤＮＡ組換え技術ないし組換え実験についての現在の社会通念として，極めて一般的なものであると認められる。
参加人日本たばこ産業が本件施設で行っている組換えＤＮＡ実験等の事業活動（本件事業活動）は，それについての上記一般的な社会通念からすると，特別の安全対策なしに，無条件に「許された危険」として社会の認知を得たものとは認めらない。本件施設の安全面から見た具体的な環境については，原判決の７６頁３行目から９０頁１５行目までを引用する（但し，原判決７８頁１４行目，同７９頁１７行目の各「一応」及び同８１頁３行目の「一応，」をいずれも削り，同９０頁１５行目の「消化器」を「消火器」に改める）。本件事業活動は，このような諸種の特別の安全対策を参加人日本たばこ産業が遵守することによって，初めてその存立が社会的に許される事業活動であると認められる。従って，本件施設における事業活動は，本件但書にいう「人の生命，身体又は健康を害するおそれのある事業活動」に該当すると認めるのが相当である。
（６）　上記に関し，被控訴人及び参加人らは，本件事業活動は，参加人日本たばこ産業が定めたＤＮＡ実験安全規則その他実験指針に基づいて行われており，地元高槻市との間で「組換えＤＮＡ実験等にかかる環境安全に関する協定」，「日本たばこ組換えＤＮＡ実験等安全対策調査検討専門者会議に関する確認書」を締結し，その他十分な安全対策を行っているから，本件事業活動に危険性はないと主張している。
本件事業活動についての安全対策の具体的内容は，上記の引用にかかる原判決記載のとおりである。参加人日本たばこ産業が行っている本件事業の内容及びそれに対する上記一般的な社会通念からすれば，本件事業活動について，これらの安全対策がとられていること，参加人日本たばこ産業がその対策を遵守すべきは当然のことである。そして，これらの安全対策は，先に述べた特別の安全対策に該当するものと理解されるのであり，本件事業活動は，参加人日本たばこ産業がこれらの安全対策を完全に遵守することをもって初めて「許された危険」として社会に受容されるものであるといえる。
以上のことから明らかなように，これらの特別の安全対策は，その対策が完全に遵守されれば，本件事業活動が不可避的に有する人の生命，身体又は健康を害するおそれを現実化させないための方策として有用性を発揮するとしても，当該事業が人の生命，身体又は健康を害するおそれのある事業活動であるという事実を左右するものではない。逆にいえば，本件事業活動にこれら特別の安全対策が必要とされるのは，本件事業活動が人の生命，身体又は健康を害するおそれのある事業活動であるとの認識があればこそであるということができる。そして，これら特別の安全対策が，本件事業活動に内在する「人の生命，身体又は健康を害するおそれ」を現実化させないための有効な方策であるというのと全く同じ意味において，人の生命，身体又は健康を害するおそれのある事業活動に関する情報を，その法人等の正当な利益を害すると認められる場合であっても公開するとすることも，その事業活動が持つ上記おそれを現実化させないための有効な方策であり，一定の合理性を有するというべきである。
（７）　ところで，平成１２年１２月２０日，参加人日本たばこ産業の社員が，本件施設から放射性物質を含む研究材料を持ち出した上，ＪＲ高槻駅改札口付近で散布するという事件が発生したこと，水質汚濁防止法が定めるジクロロエタンの排出基準値は０．０４㎎／リットルであるところ，平成１３年６月７日，本件施設から排出された下水から，上記排出基準を超える０．０９４㎎／リットルのジクロロエタンが検出されたことは当事者間に争いがない。
甲１３３（「申し入れ書」と題する書面写し）によれば，被控訴人は，平成１２年１２月２１日，参加人日本たばこ産業に対し，上記放射性物質散布について，「一歩間違えば，大きな人的被害をも招来しかねない由々しい事態であった」，「（本件施設で）実施されている組換えＤＮＡ実験による組換体や取り扱われている病原体の持ち出し・ばらまき等の事態をも招来する高い蓋然性も懸念される」との認識を示し，管理体制，職員等の健康管理体制の不十分さ，認識の欠如について厳重に抗議するとともに，組換体，病原体等を厳重に保管・管理することをはじめとする諸種の措置を早急にとることを強く申し入れたこと，丙４１の１ないし３（新聞記事等の写し）によれば，平成１２年１２月２１日，科学技術庁は本件施設への立ち入り検査をし，同庁担当者は，放射性物質の保管については安全上問題はなかったと述べたこと，丙４２（「報告書」と題する書面写し）によれば，参加人日本たばこ産業は，平成１３年１月１７日，放射性物質について組換体，病原体の保管・管理に準じた扱いをすることをはじめとする措置についての報告書を，被控訴人に提出したことが認められる。


そして，甲１２０（「申し入れ書」と題する書面写し），１２１（「発ガン性物質流出に関する詳細報告について（回答）」と題する書面写し），１２２（回答書写し），１３４（控訴人の陳述書），弁論の全趣旨によれば，参加人日本たばこ産業は，平成１３年６月２２日，委託業者からの連絡により，上記ジクロロエタン排出について知ったが，高槻市にこれを直ちに報告せず，匿名の通報を受けた高槻市議会議員が，同年９月３日，同市建設部業務課に事実確認を申し入れ，同申し入れを受けた担当課は，翌４日，参加人日本たばこ産業に事実確認を指示するとともにデータの報告を指導したこと，同参加人は同日午後３時，ジクロロエタンの基準値超過排出を高槻市に電話報告し，同市は，同月５日，参加人日本たばこ産業への立ち入り調査を行い，同参加人から本件にかかる報告書を受け取ったこと，被控訴人は，同月１１日付の参加人日本たばこ産業に対する申し入れ書（甲１２０はその写し）により，ジクロロエタンの基準値超過排出の事実を隠蔽し，市への報告を怠ったことについて激しい憤りを感じるとの認識を示し，参加人日本たばこ産業の薬品の管理体制の不十分さ，地域環境への認識の欠如について厳重に抗議するとともに，住民の不安を解消し，再びかかる事態を招来しないよう，原因究明，実験室内での管理体制の強化等の措置を早急に講ずるよう強く申し入れたこと，これを受けて，参加人日本たばこ産業は，同月１８日付で，ジクロロエタンの基準値超過排出について，その原因と対策を示した回答書（甲１２２はその写し）を高槻市に提出したなどの事実が認められる。同回答書においては，ジクロロエタン基準値超過排出の原因は，ドラフト内での実験中の分液操作等により飛散し，これが偶然にもドラフト排水口よりＵ字管に入り滞留したことにあると推定されている。前記のとおり，当裁判所は，本件但書の「人の生命，身体又は健康を害するおそれのある事業活動」を，その内在的な危険性によって特別の安全対策なしには社会的に存立が許されない事業活動と解したが，仮に同事業活動の解釈として，当該事業活動の一般的な性状のみでなく，現実の稼働状況を前提とした，人の生命，身体又は健康を害する現実的なおそれを問題にすべきであるとしても，それが「おそれ」と規定されている以上，人の生命，身体又は健康を害することが確実であるとか，まして現に害していることが必要とまでは到底解することができない。そして，先に認定したＤＮＡ組換え技術ないし組換え実験についての現在の一般的な社会通念，現に本件施設に対して課せられている諸種の特別の安全対策の存在，その安全対策の存在にもかかわらず現実に発生した放射性物質散布事件及びジクロロエタン排出事件の存在を考えると，本件施設における事業活動は，当該地域の通常人から見て，当該事業活動により人の生命，身体又は健康を害する現実的な可能性があると認められるものに該当し，本件但書の「人の生命，身体又は健康を害するおそれのある事業活動」に当たると認めるのが相当である。（８）　本件では，事業活動に「関する」の解釈及び本件文書への適用も争いになっているが，これについての当裁判所の判断は，原判決７４頁１行目から７５頁１１行目までのとおりであるからこれを引用する。これによれば，本件文書は，いずれも人の生命，身体又は健康を害するおそれのある事業活動に関する情報であると認められる。
（９）　よって，本件文書は，本件条例６条１項２号但書アに該当する情報であると認められる。
３　本件情報を公開することは，法律上の権利を条例で制限することとなって許さ
れないといえるか
（１）　被控訴人及び参加人らは，本件非公開決定が取り消され，本件文書が公開されると，参加人ジェイティ不動産らの著作権ないし著作者人格権，不正競争防止法や民法で保護されている参加人らの企業秘密を侵害することとなるが，このように条例の定めによって法律上保護された権利（参加人らのいわゆる国法上の権利）を侵害することは許されず，本件非公開決定はこれを取り消すべきものでないと主張している。よって，以下においては，被控訴人及び参加人らの上記主張を検討する。
（２）　憲法９４条は，「地方公共団体は，（中略）法律の範囲内で条例を制定することができる。」と定め，また，地方自治法１４条１項も，「普通地方公共団体は，法令に違反しない限りにおいて第２条第２項の事務に関し，条例を制定することができる。」と定めている。これは，条例制定権の根拠であるとともに，その範囲と限界を定めたものである。したがって，普通地方公共団体は，法令の明文の規定又はその趣旨に反する条例を制定することは許されず，そのような法令の明文の規定又はその趣旨に反する条例は，たとえ制定されても，条例としての効力を有しないものといわなければならない。
ところで，本件条例６条２項は，同条１項の非開示事由とは別個に，「実施機関は，法令又は条例の規定により公開することができない情報については，公開しないものとする」と規定しており，同規定は前記条例制定権の限界を受けて置かれた規定と位置付けることが可能である。なお，本件手引（乙１）が「公開することができない情報」とは，法令の趣旨，目的から見て公開することができないと判断され得る情報をいうとするのも同趣旨に立つものと解される。以上によれば，本件条例は，法令の規定によって公開しないものは公開しないとしているのであるから，条例自体においては，法律上保護された権利を侵害するものではないことが明らかである。
（３）　本件において，被控訴人及び参加人らは，参加人ジェイティ不動産らが有する企業秘密保持権，あるいは著作権（複製権）ないし著作者人格権（公表権）は，本件条例６条１項の正当な利益であるのみならず，６条２項の法令の規定により公開することができない情報にも該当するものと主張している。本件文書が参加人らの建築設計上の企業秘密に該当し，これを公開することによって，参加人らの正当な利益である競争上の地位を害するおそれがあると認めるべきことは，先に認定したとおりである。


そして一般に，法人等は，公開されることによって自らの正当の利益が侵害されるような情報は，それが公開されることのないように努めるものであり，法人等が行うそのような秘密保持活動が，法的保護の対象になることは明らかである。その意味で，法人等にいわゆる企業秘密保持権が存在することは当然である。参加人らは，参加人らが上記のような企業秘密保持権を有することから，本件文書を公開することは法令上許されないと主張するのであるが，法人等が有する上記の意味での企業秘密保持権を根拠に，一定の情報が本件条例６条２項の非開示事由に該当すると判断することは相当でないと考えられる。蓋し，本件条例によって公開が請求される情報は，元々高槻市の保有する情報であるが（本件条例１条），高槻市が当該情報を保有しているのは，それが一般的に法人等の企業秘密保持権の対象となる情報であっても，何らかの公益上の必要のために，当該法人等が高槻市に提出した結果なのであるから，その限りにおいては，既に当該法人等の企業秘密保持権は，公益上の必要によって制限を受けるべきことが，法令上容認されているというべきだからである。即ち，本件文書は，本件施設の建築に当たって，参加人日本たばこ産業が高槻市建築主事に対して提出した建築確認申請書に添付された図面であるが，その提出の根拠は国法たる建築基準法６条にある。同法は，建築物の敷地，構造，設備及び用途に関する最低の基準を定めて，国民の生命，健康及び財産の保護を図り，もって公共の福祉の増進に資することを目的とし（建築基準法１条），参加人らのいわゆる企業秘密保持権の及ぶ文書（建物設計図面）であっても，当該権利に公益上の観点からの制限を加え，これを建築主事に提出することを命じている。このことによれば，被控訴人が，一定の公益上の必要から，その提出を受けた文書を公開することになっても，そのことのみによって，国法上保障された企業秘密保持権を害するものと評価することはできない。法人等が有する一般的な企業秘密保持権をもって情報の非開示の根拠とすることは，結局のところ，あらゆる法人情報についてその開示を認めないことと同列であると考えられることからしても不相当である。その故に，本件条例６条１項は，その非開示事由を，法人等の一般的な企業秘密保持権に求めることなく，公開することによって当該法人等の競争上の地位その他正当な利益を害するという，具体的な基準をもって律しているものと解せられ，企業秘密保持権のような広範な概念によって本件条例６条２項を解釈することは，６条１項の規定を無意味なものにすることからしても，採用することができない。
以上を前提とすれば，本件条例６条２項に法令の規定により公開することができない情報とは，法令上明文の規定で公開が禁止されている情報，他目的使用が禁止されている情報及び個別法により具体的な守秘義務が定められている情報をいうと解するのが相当である。参加人らの主張にかかる企業秘密保持権については，仮に法人等がそのような権利を有するとしても，そのことの故に，当該情報が本件条例６条２項に該当するとはいえないのは，先に述べたとおりである。（４）　これに対して，著作権（複製権）若しくは著作者人格権（公表権）については，法律が著作権者に当該著作物を複製若しくは公表する権利を認めているのであるから，著作権法による著作物であって，著作権若しくは著作者人格権の対象となっているものは，本件条例６条２項にいう法令の規定により公開することができない情報に該当するといえそうである。
しかし，行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１１年５月１４日法律第４３号）は，公表権と情報公開条例との間に調整規定を設けている。すなわち，同法による改正後の著作権法（以下「改正著作権法」という。）１８条４項２号（但し，平成１３年法律第１４０号独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律附則６条により３号に繰り下げられた）は，行政機関の保有する情報の公開に関する法律５条２号但書に規定する「人の生命，健康，生活又は財産を保護するため，公にすることが必要であると認められる情報」に相当する情報が記録されているものを情報公開条例の規定により公開する場合（本件条例６条１項２号但書アにより公開する場合がこれに該当する。）には，改正著作権法１８条１項の規定を適用しない旨の規定を置いた。人の生命，身体又は健康を害するおそれのある事業活動に関する情報については，著作権者の有する権利が国法上のものであるからといって，絶対的なものであり，条例に基づく情報公開請求権に常に優越するものであるとは解し難い。すなわち，このような情報の性質上，国法上の権利の優越性を貫くと，現に人の生命，身体又は健康を害するおそれの発生を防止できず，又はそのような状況を改善することができなくなる場合があるからである。したがって，著作権法の上記改正は，著作権者の有する権利の内在的制約を明文化したものであり，いわば確認規定であると見ることができる。仮にそうでないとしても，このような情報について著作権者の権利行使は濫用となる場合があり，そのような場合，本件条例６条２項は適用されないと解することができる。控訴人も，本件文書が著作権及び著作者人格権の保護を受ける著作物であるとすれば，なお利益衡量を行うべきであるとして，本件文書の非公開を違法と主張している。控訴人のこの主張は，参加人ジェイティ不動産らの著作権及び著作者人格権の行使は権利の濫用であって，本件条例６条２項の非公開事由に該当しないとの趣旨であると解されるので，以下においては，この点を中心に検討する。
（５）　本件施設で行われている事業活動を，本件但書にいう人の生命，身体又は健康を害するおそれのある事業活動と認めるべきことは，先に述べたとおりであるが，本件事業については，そのおそれを現実化させないため，種々の特別の安全対策が行われていることも先に見たとおりである。本件施設は，参加人日本たばこ産業がこれらの安全対策を遵守する限りにおいて，社会的に存立が許されるものである。


平成１６年（行ケ）第４４０号　特許取消決定取消請求事件（平成１７年３月１０日口頭弁論終結）
判　　　　　　　　　　　決
原　　　　　　告　　株式会社デンソー
訴訟代理人弁理士　　　碓氷裕彦
同　　　　　　　　　　加藤大登
同　　　　　　　　　　伊藤高順
被　　　　　　告　　　特許庁長官　小川洋
指定代理人　　　　　　岡本昌直
同　　　　　　　　　　橋本康重
同　　　　　　　　　　岡田孝博
同　　　　　　　　　　伊藤三男
主　　　　　　　　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
特許庁が異議２００３－７１７４１号事件について平成１６年８月１２日にした決定を取り消す。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，名称を「受液器付熱交換器」とする特許第３３６５３６８号発明（平成１４年１１月１日設定登録，以下「本件発明」といい，その特許を「本件特許」という。）に係る特許権者であり，その特許出願（特願平１１－２６１１３３号，以下「本願」という。）は，平成３年４月２６日にした特許出願（特願平３－９６９６２号，優先権主張日平成２年１０月４日・日本，以下「原出願」という。）の一部を，平成１１年９月１４日に分割して新たな特許出願としたものである。
本件特許につき特許異議の申立てがされ，同申立ては，異議２００３－７１７４１号事件として特許庁に係属した。特許庁は，同事件につき審理した結果，平成１６年８月１２日に「特許第３３６５３６８号の請求項１に係る特許を取り消す。」との決定をし，その謄本は，同年９月６日，原告に送達された。
２　本件発明の要旨
圧縮機によって圧縮された冷媒を凝縮する凝縮部と，この凝縮部を通過した冷媒を過冷却させる過冷却部と，前記凝縮部と前記過冷却部との間に配され，前記凝縮部を通過した冷媒を気液分離するとともに冷媒を貯留する受液器とを備える受
液器付熱交換器であって，
前記凝縮部は，略水平方向に複数平行配置される偏平状の凝縮部チューブと，この凝縮部チューブに熱的に結合し，凝縮部チューブ内を流れる冷媒と空気と
の熱交換を促進させる凝縮部フィンとを備え，
前記過冷却部は，略水平方向に複数平行配置される偏平状の過冷却部チューブと，この過冷却部チューブに熱的に結合し，過冷却部チューブ内を流れる冷媒と空気との熱交換を促進させる過冷却部フィンとを備え，上下方向に伸びる筒形形状をなし，前記複数の凝縮部チューブおよび前記複数の過冷却チューブの一端が内部に挿入される第１タンクと，上下方向に伸びる筒形形状をなし，前記第１タンクと平行に配され，前記複数の凝縮部チューブおよび前記複数の過冷却チューブの他端が内部に挿入される第
２タンクと，
前記第１タンク内で，前記複数の凝縮部チューブのうち，最も前記過冷却部チューブ側の前記凝縮部チューブの一端と，前記複数の過冷却部チューブのうち，最も前記凝縮部チューブ側の前記過冷却部チューブの一端との間に介在し，前記第１タンクの内部空間を凝縮部空間と過冷却部空間とに区画する第１の仕切板と，前記第２タンク内で，前記複数の凝縮部チューブのうち，最も前記過冷却部チューブ側の前記凝縮部チューブの一端と，前記複数の過冷却部チューブのうち，最も前記凝縮部チューブ側の前記過冷却部チューブの一端との間に介在し，前記第２タンクの内部空間を凝縮部空間と過冷却部空間とに区画する第２の仕切板とを有
し，
かつ，前記受液器は前記第２タンクの側方に，前記第２タンクと略平行に上下方向に伸びるよう平行配置され，前記第２タンク内の前記凝縮部空間の冷媒を前記受液器内部に導くための前記第２タンク側開口部が，前記第２の仕切板の前記凝縮部空間側に開口する入口側流路と，前記受液器内部の液冷媒を第２タンク内の前記過冷却部空間に導くための前記第２タンク側開口部が，前記第２の仕切板の前記過冷却部空間側に開口する出口側流路とを有するジョイント部を備えていることを特徴とする受液器付熱交換器。
３　決定の理由
決定は，別添決定謄本写しのとおり，本件発明は，原出願の願書に最初に添付した明細書又は図面（甲５，以下「原出願の当初明細書」という。）に記載した事項の範囲内でないものを含むものとなっているから，本願は，原出願の一部を適法に分割したものとは認められず，現実の出願日である平成１１年９月１４日に出願されたものというべきであると判断した上，本件発明は，本願の現実の出願日前に頒布された刊行物である特開平４－２２７４３６号に記載された発明（以下「引用発明」という。）及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，本件発明に係る特許は，特許法２９条２項の規定に違反してされたものであって，取り消されるべきであるとした。
第３　原告主張の決定取消事由
１　決定は，本願に係る分割出願の適法性に関する判断を誤った（取消事由）ものであり，この誤りが決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，違法として取り消されるべきである。


２　取消事由（分割出願の適法性に関する判断の誤り）(1)　決定は，本願に係る分割出願の適法性について，「特願平３－９６９６２号（注，原出願）の願書に最初に添付した明細書又は図面（注，原出願の当初明細書）には，『冷媒の全量が流入するモジュレータ』という構成は記載されていないにとどまらず，該明細書又は図面に記載された発明は，冷媒の全量が流入するモジュレータでは大型化するため，冷媒の一部のみをモジュレータに流入させることによりモジュレータを小型化したことを特徴とする発明であり，『冷媒の全量が流入するモジュレータ』という構成を積極的に排除するものであることが認められる。しかし，本件発明においては，モジュレータに対応する機器である受液器について，冷媒の全量が流入する受液器を含んだものとなっている。そうすると，本件発明は，特願平３－９６９６２号の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内でないものを含むものである。よって，本件発明の出願は，適法に分割されたものとは認められず，現実の出願日である，平成１１年９月１４日に出願されたものというべきである」（決定謄本２頁最終段落～３頁第４段落）と判断したが，誤りである。
(2)　本件発明は，凝縮部と過冷却部を有し，凝縮部と過冷却部との間に受液器が配される熱交換器に関するものであり，受液器付熱交換器をコンパクトなものとすることを目的とするものである。
従来，凝縮部と過冷却部の間には，導入配管と導出配管を介して凝縮部及び過冷却部と連通する受液器が設けられていたが，導入配管及び導出配管を介して凝縮部と受液器，受液器と過冷却部とを接続するに当たって配管の取りまわしのためのスペースが必要となるという問題があり，特に，自動車用空調装置に用いる熱交換器の場合，熱交換器はエンジンルームといった限られた空間内に配されるため，導入配管及び導出配管を取りまわすためのスペースを十分に確保することができないという問題点があった。
これに対し，本件発明に係る受液器付熱交換器は，上記第２の２記載のとおり，第２タンクの内部空間を凝縮部空間と過冷却部空間とに区画する第２の仕切板を設け，第２タンク内の凝縮部空間から受液器内部へと冷媒を導く入口側流路，及び受液器内部の液冷媒を第２タンク内の過冷却部空間へと冷媒を導く出口側流路とを有するジョイント部を備えることを特徴とするものであり，当該構成を採用することによって，凝縮器と過冷却器とを一体化することができ，第２タンク内の凝縮部空間と受液器との間及び受液器と第２タンク内の過冷却部空間との間を近接させることができ，熱交換器と受液器とを合わせた空間を全体として小さくすることができるという作用効果を奏する。
(3)　本願に係る分割出願の適法性は，①本件発明の構成要件が，原出願の当初明細書（甲５）に記載されていること，②本件発明は原出願に係る発明とは異なる発明であること，という二つの要件が満たされているか否かによって判断されるべきである。
まず，上記①の分割要件について見ると，原出願の当初明細書には，従来技術及び課題として，「従来のものでは冷凍サイクルを循環する冷媒の全量が一旦レシーバ４０１に流入することになるため・・・レシーバ４０１の体格を必然的に大型化せざるを得なかった」（段落【０００３】）という課題が第１に掲げられているが，課題はこれだけではなく，第２に，「熱交換器４００より導入配管４０３，導出配管４０４の双方を取り出す必要があるため，冷媒配管の設置が困難となるのみならず・・・自動車への搭載性が悪くなるという欠点があった」（段落【０００５】）との課題も記載されており，この第２の課題については，原出願の当初明細書の図４４のものを従来技術として見た場合の課題，すなわち，スーパークール部４０５を備える熱交換器４００における配管の取りまわしに着目した課題が提示されているものとみることができる。
そして，原出願においては，上記第１の課題に対応する構成として，請求項１において，「冷凍サイクルを循環する冷媒のうち一部のみが流入可能な空間を有するモジュレータ」という構成を規定する一方，上記第２の課題に対応する構成については，「凝縮器および過冷却器は，熱交換機として一体的に形成され，前記モジュレータは前記凝縮器と前記過冷却器との接続部により分岐していること」（請求項４）という構成及び「モジュレータはチューブの一方側に配設されたタンク内に形成されていること」（請求項９）という構成が規定され，また，原出願の当初明細書には，上記第２の課題を解決する実施例として，熱交換器のタンク内部に仕切板を配し，流入通路及び流出通路が形成されたジョイント部を介して凝縮器のタンクとモジュレータとを接続する例（段落【００４７】及び【００５４】並びに図３４参照）が記載されている。
さらに，上記構成による効果について，原出願の当初明細書では，上記第１の課題に対応させて，「凝縮器で凝縮した冷媒をその全量ではなく一部のみモジュレータへ流入できるような構造としたため・・・モジュレータを小型化することができる」（段落【００６２】）ことが挙げられているが，それだけにとどまらず，モジュレータの上流側に配される凝縮部とモジュレータの下流側に配される過冷却部とを一体化した熱交換機とすることができ，自動車用空調装置として用いた場合の搭載性を向上させることができること（段落【００６４】参照）についても，第２の課題に対応する効果として記載されているのである。以上のように，原出願の当初明細書には，主として，「モジュレータに冷媒の一部を流入させる」発明について記載されてはいるものの，決して，それのみが記載されているわけではなく，「タンク内部に仕切板を配し，流入通路及び流出通路が形成されたジョイント部を介して凝縮器のタンクとモジュレータとを接続する」という発明も記載されていることは明らかである。したがって，本件発明は，原出願の当初明細書に記載されていたものと認められ，本願は，上記①の分割要件を満たすものというべきである。
他方，前者の「モジュレータに冷媒の一部を流入させる」発明は，モジュレータへの冷媒の流入量を一部とすることによってモジュレータの小型化を達成する発明であるのに対して，本件発明は，熱交換器のタンク内に仕切板を設けて凝縮部と過冷却部とを形成し，ジョイント部を介してタンクにモジュレータを接続することによって，凝縮器と過冷却器とを一体化した熱交換器として熱交換器自体の小型化を図るとともに，モジュレータと熱交換器とを接続する配管の取りまわしを不要とすることによって，自動車への搭載性を向上させるものである。すなわち，両者は異なる課題に対して異なる解決手段を提供する異なる発明であるから，本願は，上記②の分割要件をも満たしている。


(4)　これに対し，決定は，上記(1)のとおり，原出願の当初明細書（甲５）には，「冷媒の全量が流入するモジュレータ」という構成は記載されていないにとどまらず，原出願の当初明細書に記載された発明は，「冷媒の全量が流入するモジュレータ」という構成を積極的に排除するものであるなどとして，本件発明は，原出願の当初明細書に記載された事項の範囲内でないものを含むと判断した。しかしながら，上記のとおり，本件発明の構造上の特徴は，「タンク内部に仕切板を配し，流入通路及び流出通路が形成されたジョイント部を介して凝縮器のタンクと受液器とを接続する」ことにあり，これにより，本件発明の課題であるところの「熱交換器及び受液器の総合的なスペースの低減」が達成されるのである。原出願の当初明細書で従来技術の第２の課題として記載された，自動車への搭載性が悪いという問題は，熱交換器と受液器との接続を導入配管及び導出配管を介して行う構造に起因するものであり，受液器に流入する冷媒の量によるものではない。換言すれば，本件発明において，受液器に流入する冷媒の量は，冷凍サイクルを循環する冷媒の一部であることを基本とするが，仮に，全量が流入するとしても，熱交換器自体の小型化及び配管の取りまわしを不要とするといった効果を奏することは可能なのである。
確かに，原出願の当初明細書においては，本件発明の実施例に相当するものとして，図２６～２８及び図３４に示す例が挙げられているところ，それらの例は，いずれも，モジュレータに冷媒の一部が流入するものであって，実施例のレベルでも，本件発明は，冷媒の一部が流入することを前提とするかのように記載されてはいる。しかしながら，本件発明の上記作用効果に照らせば，「冷媒の一部が受液器に流入する」という構成が，本件発明における必須要件でないことは明らかといわざるを得ず，そのため，本願では，「冷媒の一部が受液器に流入する」との構成を，特許請求の範囲において規定しないこととしたものである。(5)　また，被告は，原出願の当初明細書（甲５）の段落【００４７】及び【００５４】並びに図３４記載の「ジョイント部１５０」は「冷媒の一部のみをモジュレータに流入させるジョイント部」として記載されているにすぎず，第２の課題に対応する発明の構成要件として記載されているわけではない旨主張する。確かに，原出願の当初明細書の段落【００４７】には，ジョイント部１５０が図示された図２７は，「モジュレータ１００の分岐状態を示した」ものであると記載されている。しかしながら，同段落には，上記の点に加えて，「モジュレータ１００はその下方部がジョイント部１５０によりタンク４８１の下方と連通し・・・またジョイント１５０内にはモジュレータ１００内の流入管１２０と連通する孔１５３とモジュレータ１００の下方部に直接連通する孔１５４とが形成されている」との記載があり，「ジョイント部」が，「分岐部」としての機能と，配管などを介さずにタンクとモジュレータとを連通させる機能の二つの機能を有する点が記載されているから，原出願明細書には，第２の課題と「ジョイント部」とが発明の課題とそれを解決する手段として，関連性があるものとして記載されていないとの被告の上記主張は誤りである。
さらに，被告は，原出願の当初明細書の段落【００６４】に記載された「特にモジュレータを熱交換器途中より分岐させるようにした場合には，凝縮器と過冷却器とを一体の熱交換器で形成することができ，例えば自動車用空調装置として用いた場合にはその搭載性が優れたものとなる」という効果は，「特にモジュレータを熱交換器途中より分岐させるようにした」場合，すなわち，｢冷媒の一部がモジュレータに流入する｣場合における効果を意味する旨主張する。しかしながら，原出願の当初明細書において，原出願に係る発明の効果について記載された同段落の記載は，段落【００６３】の「モジュレータを凝縮器と過冷却器との間より分岐させ」た熱交換器ではあるが，凝縮器と過冷却器とが一体に形成されていない熱交換器，例えば，原出願明細書の図１０及び１１に図示されるような，別体のモジュレータと凝縮器，過冷却器とを接続した熱交換器と比較して，特に「モジュレータを熱交換器の途中に配し，凝縮器と過冷却器とが一体に形成された」熱交換器が，その「搭載性を優れたものとすることができる」という効果を奏する旨を記載したものであって，「冷媒の一部がモジュレータに流入する」熱交換器であると，「搭載性を優れたものとすることができる」という効果を奏する旨記載したものではない。
(6)　なお，仮に，決定のように，本願に係る分割出願の要件として，本件発明が「冷媒の一部が流入する」ことを要件とするものでなければならないと考えるとすれば，本願に係る発明は，原出願に係る発明と同一発明でなければならないこととなり，分割出願を認めた特許法の理念に反する結果になりかねない。決定の判断及び被告の主張を突き詰めると，仮に，本件発明の課題，構成及び作用効果自体は原出願の当初明細書に記載されていたとしても，本件発明は，別発明である原出願に係る発明の課題に反する，又は原出願の効果を奏さないものであるから，分割出願の要件を満たさないとされることになる。しかしながら，本願に係る分割出願の適法性は，原出願に係る発明の課題や効果を離れて，飽くまで，本件発明の課題，構成及び作用効果が原出願の当初明細書に開示されていたか否かによって判断されるべきものであり，そうした観点から見れば，本願に係る分割出願が分割要件を満たすものであることは，上記のとおりである。(7)　ところで，東京高裁平成１５年５月２２日判決（同庁平成１４年（行ケ）第１３８号事件，甲９，以下「前訴判決」という。）は，原出願に係る補正の適法性に関し，原出願の当初明細書（甲５）では，モジュレータに冷媒の全量が流入するものは積極的に除外されていたのに対し，補正後の発明においては，モジュレータに冷媒の全量が流入するものが除外されていないことを理由として，原出願に係る補正は，明細書の要旨を変更するものに該当する旨判断した。確かに，原出願の当初明細書には，モジュレータに冷媒の全量が流入することを否定し，モジュレータに冷媒の一部のみを流入可能とする旨の開示があることは否めない。しかしながら，原出願の当初明細書には，当該開示のみならず，モジュレータに冷媒が気液界面の下方から流入し，下方より流出することについても開示されているところ，原出願に係る補正は，「モジュレータの体格を小型化する」という課題を解決する手段である，原出願の当初明細書に記載された発明について，「モジュレータに冷媒の一部を流入させる」発明という理解のみをするのではなく，「モジュレータに冷媒が気液界面の下方から流入し，下方より流出する」という，これとは異なる発明が開示されていることを認識し，多面的に発明を理解することによってされたものである。


例えば，モジュレータの必要容積を必要最小限に抑えることができ，モジュレータを小型化することができるという効果は，確かに，一面では，原出願の当初明細書の発明の効果の項に記載されるように，凝縮器で凝縮した冷媒をその全量ではなく一部のみモジュレータへ流入できるような構造とすることによって達成されるといい得るが，他方において，当該効果は，モジュレータへ流入する冷媒流れを気液界面の下方からとし，また気液界面の下方より冷媒を流出する構造とすることによっても奏せられるものである。そして，冷媒流れを気液界面の下方とすることによってモジュレータの必要容積を最小限に抑えるとの技術的思想は，原出願の当初明細書の開示から，当業者が明確に理解し得る事項なのである。以上によれば，原出願に係る補正の適法性に関する前訴判決の判断は誤りであり，しかも，前訴判決は，その後に訂正審判が確定したことに伴い，最高裁において破棄されたものであるから，本件において参考にされるべきものではない。
第４　被告の反論
１　決定の判断は正当であり，原告主張の取消事由は理由がない。２　取消事由（分割出願の適法性に関する判断の誤り）について(1)　原出願の当初明細書（甲５）の記載によれば，原出願の当初明細書には，冷媒の全量が流入するモジュレータでは大型化するため，冷媒の一部のみを流入させることによりモジュレータを小型化したことを特徴とする発明のみが記載されており，原出願の当初明細書に記載されている発明は，「冷媒の全量が流入するモジュレータ」という構成を積極的に排除するものであったことが認められる。(2)　これに対し，原告は，原出願の当初明細書には，「熱交換器４００より導入配管４０３，導出配管４０４の双方を取り出す必要があるため，冷媒配管の設置が困難となるのみならず・・・自動車への搭載性が悪くなるという欠点があった」（段落【０００５】）という第２の課題も記載されており，当該課題に着目すれば，「タンク内部に仕切板を配し，流入通路及び流出通路が形成されたジョイント部を介して凝縮器のタンクとモジュレータとを接続する」という発明も記載されていることは明らかである旨主張する。
しかしながら，原告が上記第２の課題に対応する構成として挙げる，原出願の当初明細書の特許請求の範囲の請求項４及び請求項９に記載された発明は，「ジョイント部」を必須構成とする発明ではない上，「タンク内部に仕切板を配し，流入通路及び流出通路が形成されたジョイント部を介して凝縮器のタンクと受液器とを接続する」ことや，それに対応する構成要件も含まれていない。また，そもそも，上記各請求項は，いずれも，「冷媒の一部を貯留し，内部に気液界面を形成する閉空間を有するモジュレータ」を必須の構成とする請求項３の従属項であるから，「冷媒の全量が流入するモジュレータ」を構成要件とする発明でもない。他方，原告が上記第２の課題に対応する実施例として挙げる，段落【００４７】及び【００５４】並びに図３４記載のものは，「ジョイント部１５０」を有しているものの，この「ジョイント部１５０」は，分岐部としてのジョイント部，すなわち，「冷媒の一部のみをモジュレータに流入させるジョイント部」として記載されているのであって，上記第２の課題に対応する発明の構成要件として記載されているわけではない。
そうすると，原出願の当初明細書には，原告主張に係る「第２の課題」と「ジョイント部」とが，発明の課題とそれを解決するための手段として，関連性があるものとして認識，記載されていないと見るほかはないから，「タンク内部に仕切板を配し，流入通路及び流出通路が形成されたジョイント部を介して凝縮器のタンクとモジュレータとを接続する」という発明が原出願の当初明細書に記載されているということはできず，原告の上記主張は失当である。さらに，原告は，第２の課題に対応する効果が記載されているとして，原出願の当初明細書の段落【００６４】を援用するが，そこに記載された「特にモジュレータを熱交換器途中より分岐させるようにした場合には，凝縮器と過冷却器とを一体の熱交換機で形成することができ，例えば自動車用空調装置として用いた場合にはその搭載性が優れたものとなる」との効果は，「特にモジュレータを熱交換器途中より分岐させるようにした」場合，すなわち，「冷媒の一部がモジュレータに流入する」場合に生じる効果を意味することが明らかである。したがって，原告のいう第２の課題に対応する効果は，第１の課題に対するものと独立に奏されるのではなく，「冷媒の一部がモジュレータに流入する」という第１の課題に対する構成を前提としたものであると判断せざるを得ないものである。(3)　以上のとおり，原出願の当初明細書には，本件発明を構成する「凝縮部チューブ」，「凝縮部フィン」など，個々の構成要素は記載されているとはいい得るものの，「冷媒の全量が流入する受液器」を含む，技術的思想としての本件発明が原出願の当初明細書に記載されているということはできない。他方，本件発明は，上記第２の２のとおり，「前記第２タンク内の前記凝縮部空間の冷媒を前記受液器内部に導くための前記第２タンク側開口部が，前記第２の仕切板の前記過冷却部空間側に開口する入口側流路と，前記受液器内部の液冷媒を第２タンク内の前記過冷却部空間に導くための前記第２タンク側開口部が，前記第２の仕切板の前記過冷却部空間側に開口する出口側流路とを有するジョイント部を備えている」ものであって，モジュレータに対応する機器である受液器につき，「冷媒の一部が流入する」との限定が加えられていないことから，冷媒の全量が流入する受液器を含むものであることが明らかである。そうすると，本件発明は，原出願の当初明細書に記載されていたものとは認められないから，本願に係る分割出願は，分割出願の要件を満たさないものであるというほかはなく，決定に原告主張の誤りはない。
第５　当裁判所の判断


１　取消事由（分割出願の適法性に関する判断の誤り）について(1)　決定は，本願に係る分割出願の適法性について，「特願平３－９６９６２号（注，原出願）の願書に最初に添付した明細書又は図面（注，原出願の当初明細書）には，『冷媒の全量が流入するモジュレータ』という構成は記載されていないにとどまらず，該明細書又は図面に記載された発明は，冷媒の全量が流入するモジュレータでは大型化するため，冷媒の一部のみをモジュレータに流入させることによりモジュレータを小型化したことを特徴とする発明であり，『冷媒の全量が流入するモジュレータ』という構成を積極的に排除するものであることが認められる。しかし，本件発明においては，モジュレータに対応する機器である受液器について，冷媒の全量が流入する受液器を含んだものとなっている。そうすると，本件発明は，特願平３－９６９６２号の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内でないものを含むものである。よって，本件発明の出願は，適法に分割されたものとは認められず，現実の出願日である，平成１１年９月１４日に出願されたものというべきである」（決定謄本２頁最終段落～３頁第４段落）と判断した。
これに対し，原告は，原出願の当初明細書には，主として，「モジュレータに冷媒の一部を流入させる」発明について記載されてはいるものの，それのみが記載されているわけではなく，特許請求の範囲の請求項４及び９，段落【０００５】，【００４７】，【００５４】及び【００６４】並びに図３４等の記載によれば，「タンク内部に仕切板を配し，流入通路及び流出通路が形成されたジョイント部を介して凝縮器のタンクとモジュレータとを接続する」という発明も記載されていることが明らかであるから，本件発明は，原出願の当初明細書に記載されていたものと認められるとして，本願に係る分割出願の適法性を否定した決定の上記判断は誤りである旨主張する。
(2)　そこで，原出願の当初明細書（甲５）の記載内容について検討すると，原出願の当初明細書には，以下のとおりの記載がある。
ア　「【従来の技術】従来の冷凍装置では，第７図に示すように凝縮器４００の下流にレシーバ４０１を配置していた。・・・しかしながら，この従来のものでは冷凍サイクルを循環する冷媒の全量が一旦レシーバ４０１に流入することになるため，レシーバ４０１内には常に多量の冷媒が流入し，かつ多量の冷媒が導出する構造となり，レシーバ４０１の体格を必然的に大型化せざるを得なかった。また従来の技術として，第４４図に示すように凝縮器４００の途中よりレシーバ４０１を分岐したものも知られている。これは，コンデンサ部４０２で凝縮した冷媒を一旦レシーバ４０１に溜め，ここで気液分離したのち液冷媒のみスーパークール部４０５へ導出するようにしたものである。この第４４図図示でのレシーバ４０１も，上述の第７図図示例と同様冷凍サイクルを循環する冷媒の全量がレシーバ内に流入し，かつその全量が導出配管４０４よりスーパークール部４０５へ導出されるものとなっているため，レシーバ４０１の体格は必然的に大型化さぜるを得なかった。さらに，熱交換器４００より導入配管４０３，導出配管４０４の双方を取り出す必要があるため，冷媒配管の設置が困難となるのみならず，冷媒配管４０３，４０４やレシーバ４０１のために，自動車への搭載性が悪くなるという欠点があった。」
（段落【０００２】～【０００５】）
イ　「【発明が解決しようとする課題】本発明は上記点に鑑みて案出されたもので，冷凍サイクル中に封入された冷媒のうち余剰冷媒を溜めておく手段として，従来のレシーバ４０１に変わり，体格を小型化したモジュレータを用いることを目的とする。併せて，本願発明は冷凍サイクルに用いられ，余剰冷媒の貯留に最適な構造をしたモジュレータを提供することを目的とする。（注，句点追加）また本願発明は，モジュレータを用いた冷凍装置で，モジュレータの冷媒流れ下流側に配置された過冷却器により良好なスーパークールが得られ，もって冷凍装置全体の冷凍能力を向上させることを目的とする。さらに本願発明は，モジュレータを用いることで過冷却が取れるようにした冷凍装置において，凝縮器と過冷却器およびモジュレータの構造を簡便ならしめることを目的とする。」（段落【０００６】～【０００８】）
ウ　「【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため，本発明では冷凍装置の凝縮器の途中ないし減圧手段の上流の箇所に冷媒配管より上方に分岐したモジュレータを用いるという構成を採用する。すなわち本発明では，上下方向に延びる閉空間よりなり，その下方部分で冷媒配管に接続するモジュレータを用いる。また本発明では，モジュレータを冷媒の冷却を行う熱交換器の途中より分岐配置し，熱交換器のうちこのモジュレータ上流の部位を凝縮器とし，モジュレータ下方の部位を過冷却器とする構成を採用する。」（段落【０００９】，【００１０】）
エ　「【作用】本発明の冷凍装置では，上記構成採用の結果，冷凍装置を循環する冷媒がその全量がモジュレータに流入するということはない。すなわち，冷凍装置の余剰冷媒のみがモジュレータ内に溜められ，余剰冷媒量の変動に応じて，モジュレータ内より冷媒が冷凍装置を循環するのに供給されたり，逆に冷凍装置を循環する冷媒の余剰分がモジュレータに供給されたりする。いずれにせよ，循環冷媒の全量が流入，流出するのではないので，モジュレータは余剰冷媒を収納できる程度の大きさとすればよい。併せて，本発明ではモジュレータを凝縮器の下流かつ，過冷却器の上流に配置することで良好な過冷却を達成することができる。すなわち，モジュレータ内には余剰冷媒を収納することより気液界面が形成され，モジュレータより下流側には液冷媒を供給できることになる。その結果，単にモジュレータを分岐接続させるのみで良好な過冷却作用を達成でき，エンタルピ差の上昇に伴い冷凍装置の冷却能力向上が図れる。特に凝縮器と過冷却器とを単一の熱交換器で形成する場合には，モジュレータは熱交換器途中より分岐させるのみでよく，またモジュレータはその体格が過大にならないことと相まって，凝縮器，および過冷却器をコンパクトに形成することができる。」（段落【００１１】～【００１３】）


オ　「【発明の効果】以上説明したように，本発明の冷凍装置では凝縮器で凝縮した冷媒をその全量ではなく一部のみモジュレータへ流入できるような構造としたため，モジュレータの必要容積を充填余裕量と変動余裕量の必要最小限に抑えることができ，モジュレータを小型化することができる。そのため，本発明の冷凍装置においては，例えば自動車用空調装置として用いられたときにその搭載性を大幅に向上することができる。さらに本発明の冷凍装置では，モジュレータを凝縮器と過冷却器との間より分岐させることで，適切な過冷却を得ることができ，冷凍装置の冷房能力を向上することができる。特にモジュレータを熱交換器途中より分岐させるようにした場合には，凝縮器と過冷却器とを一体の熱交換機で形成することができ，例えば自動車用空調装置として用いた場合にはその搭載性が優れたものとなる。さらに本発明の冷凍装置では，そのモジュレータの構造に種々の検討を加え，凝縮器通過後の冷媒の気冷媒成分が良好にモジュレータ内に供給できるようにしたため，モジュレータ設置に伴う過冷却効果が確実に発揮できる。」（段落【００６２】～【００６５】）
以上の各記載及び実施例の記載を総合すれば，原出願の当初明細書には，第１に，モジュレータへの冷媒の流路構成に関する発明ないし技術的思想として，冷媒の一部のみを流入させることによりモジュレータを小型化すること（以下「本件第１の発明」という。）が，第２に，本件第１の発明を実現するための具体的手段であるモジュレータの構造に関する発明ないし技術的思想として，冷凍装置の凝縮器の途中ないし減圧手段の上流の箇所に冷媒配管より上方に分岐したモジュレータ，すなわち，上下方向に延びる閉空間よりなり，その下方部分で冷媒配管に接続するモジュレータとすること（以下「本件第２の発明」という。）が，第３に，上記モジュレータの設置位置に関する発明ないし技術的思想として，モジュレータを冷媒の冷却を行う熱交換器の途中より分岐配置し，熱交換器のうちこのモジュレータ上流の部位を凝縮器とし，モジュレータ下方の部位を過冷却器とすること（以下「本件第３の発明」という。）が記載されているものと認められる。しかしながら，本件第２の発明及び本件第３の発明は，いずれも本件第１の発明をその技術的思想の前提としていることが明らかであるから，本件第１の発明の特徴である「冷媒の一部のみを流入させる」という構成を前提としない発明は，原出願の当初明細書には開示されていないものと認めるのが相当である。(3)　これに対し，原告は，原出願の当初明細書（甲５）の特許請求の範囲の請求項４及び９，段落【０００５】，【００４７】，【００５４】及び【００６４】並びに図３４等の記載によれば，「タンク内部に仕切板を配し，流入通路及び流出通路が形成されたジョイント部を介して凝縮器のタンクとモジュレータとを接続する」という発明（以下「ジョイント部発明」という。）も記載されていることが明らかである旨主張する。原告の主張は，要するに，段落【０００５】のうち，「熱交換器４００より導入配管４０３，導出配管４０４の双方を取り出す必要があるため，冷媒配管の設置が困難となるのみならず・・・自動車への搭載性が悪くなるという欠点があった」との記載は，スーパークール部４０５を備える熱交換器４００（図４４）における「配管の取りまわし」に関する課題を提示するものであるということができ，また，その点のみに着目して，図２６～２８及びそれに関する段落【００４７】の記載並びに図３４及びそれに関する段落【００５４】の記載を見れば，「冷媒の一部のみを流入させる」という本件第１の発明の構成を離れて，物理的に「配管の取りまわし」を改善することのみを目的とするジョイント部発明を看取することができるし，同様の観点から見れば，効果に関する段落【００６４】の「特にモジュレータを熱交換器途中より分岐させるようにした場合には，凝縮器と過冷却器とを一体の熱交換機で形成することができ，例えば自動車用空調装置として用いた場合にはその搭載性が優れたものとなる」との記載も，ジョイント部発明に係る効果を記載したものと理解し得る，というものであると解される。しかしながら，そもそも，原出願の当初明細書中，原告主張に係る「ジョイント部」の構成について開示しているのは，図２６～２８及びそれに関する段落【００４６】及び【００４７】の記載並びに図３４及びそれに関する段落【００５４】の記載のみであると認められ，原告がジョイント部発明に係る課題を記載したものであると主張する段落【０００５】はもとより，その効果を記載したものであるとする段落【００６４】にも，「ジョイント部」又はそれを示唆する表現は見当たらない。加えて，図２６～２８及び図３４に示された例が，いずれも，モジュレータに冷媒の一部のみが流入する例であることは，原告の自認するとおりである上，当該図面の説明である段落【００４６】，【００４７】及び【００５４】の記載を見ても，本件第１の発明並びにそれを前提とする本件第２の発明及び第３の発明の具体的な実施例について記載したものであることは明らかであるから，当該記載に接した当業者は，そこに記載された「ジョイント部」についても，「分岐」によって，冷媒の一部のみが流入するものであって，冷媒の全部が流入するものではないと当然に理解するというほかはない。
さらに，段落【００６４】の記載について見ても，それが「特にモジュレータを熱交換器途中より分岐させるようにした場合」の効果に関する記載であって，「分岐」すなわち「冷媒の一部のみを流入させる」という本件第１の発明の構成を前提とするものであることは，その記載自体から明らかというほかはない。この点について，原告は，同段落の記載は，段落【００６３】の「モジュレータを凝縮器と過冷却器との間より分岐させ」た熱交換器ではあるが，凝縮器と過冷却器とが一体に形成されていない熱交換器と比較して，特に「モジュレータを熱交換器の途中に配し，凝縮器と過冷却器とが一体に形成された」熱交換器が，その「搭載性を優れたものとすることができる」という効果を奏する旨を記載したものである旨主張するが，段落【００６４】の記載を文理に従って理解すれば，「熱交換器途中より分岐させる」ことが，凝縮器と過冷却器とを「一体に形成」するための前提とされていることは明らかであるから，原告主張の点は，上記の判断を左右するものではない。
以上によれば，「冷媒の一部のみを流入させる」という本件第１の発明の構成を離れた，独立の技術的思想としてのジョイント部発明は，原出願の当初明細書には記載されていないし，また，原出願の当初明細書に記載された事項から自明な事項であるということもできないというべきであるから，原告の上記主張を採用する余地はない。


平成一一年(ワ)第一九九五号　実用新案権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日　平成一二年二月二二日
判　　        決
原　　　　　　　告        株式会社カナイ
右代表者代表取締役　　　　【Ａ】
右訴訟代理人弁護士   　   矢島    邦茂
右補佐人弁理士　　　　    【Ｂ】
被　　　　　　告　　　　株式会社カネシン
右代表者代表取締役　　　　【Ｃ】
右訴訟代理人弁護士　      服部    正敬
同　　　　　　　　　　　　仲嶋    克彦
主　　        文
一　原告の請求をいずれも棄却する。
二　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第一　請求
一　被告は、別紙第一物件目録(四)及び同第二物件目録記載の各物件を製造し、販売してはならない。
二　被告は、別紙第一物件目録(四)及び同第二物件目録記載の各物件及びその半製品を廃棄せよ。
三　被告は、原告に対し、金七五六万二五〇〇円及び平成一一年二月五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二　事案の概要
本件は、埋込座金を製造販売するとともに、埋込座金に係る実用新案権及び建築用埋込ボルトに係る意匠権の専用実施権者である原告が、建築用金物の製造販売業者である被告に対し、被告による埋込座金の製造販売が右実用新案権を侵害するとともに不正競争行為に当たり、埋込ボルトの製造販売が右意匠権を侵害すると主張して、(1)実用新案権の専用実施権又は不正競争防止法三条による埋込座金の製造販売の差止め等、(2)実用新案権の独占的通常実施権（平成一一年四月二七日まで）及び専用実施権（平成一一年四月二八日から）の侵害、不正競争防止法四条又は不法行為による、埋込座金の製造販売を理由とする損害賠償、(3)意匠権の専用実施権による埋込ボルトの製造販売の差止め等を求めている事案である。一　争いのない事実等（括弧内に証拠を摘示しない事実は当事者間に争いがない。）
１　原告は、別紙第三物件目録(一)ないし(三)記載の物件（以下「原告製品Ａ」ないし「原告製品Ｃ」といい、これらをまとめて「原告製品」という。）を製造販売している（検甲四ないし六、弁論の全趣旨）。
２(一)　原告は、次の実用新案権（以下「本件実用新案権」といい、その考案を「本件考案」という。）の専用実施権者である（甲一、二、五、六、九）。
登録番号　　第二一四七一四二号
考案の名称　　筒状ナット付き埋込み座金
出願日　　平成二年六月七日
公告日　　平成八年三月二九日
登録日　　平成八年一二月二五日
実用新案登録請求の範囲　　末尾に添付した別紙実用新案公報（以下「本件公報」という。）の該当欄記載のとおり
(二)　本件考案の構成要件は次のように分説することができる（以下「構成要件(1)」などという。甲二、弁論の全趣旨）。
(1)　座金の上面中央に環状凹部を穿設していること
(2)　当該凹部の底面に多角形孔を穿ったこと
(3)　座金の皿状底壁面に、その外周縁部を残して座金の中心部より等距離
にして且つ径方向の切り歯を突設していること
(4)　上記環状凹部の底面に穿たれた多角形孔に、上端面に多角形状凹部を穿ち且つ当該凹部の下部に螺糸を刻した角筒状ナットを挿通していること(5)　かかる角筒状ナットの上端環状鍔部を座金の環状凹部内に嵌着してい
ること
(6)　を特徴とする筒状ナット付き埋込み座金
３　別紙第一物件目録(一)ないし(四)記載の物件（以下「イ号物件」、「ロ号物件１」、「ロ号物件２」及び「ハ号物件」といい、これらをまとめて「被告製品」という。）は、いずれも被告の製品であるが、イ号物件並びにロ号物件１及び同２は既に製造販売が中止されており、現在被告が製造販売しているのはハ号物件である。
４(一)　原告は、次の意匠権（以下「本件意匠権」といい、その登録意匠を「本件意匠」という。）の専用実施権者である（甲三、四、七、八、一〇）。
登録番号　　第一〇二九五〇三号
意匠に係る物品　　建築用埋込みボルト
出願日　　平成八年一一月六日
登録日　　平成一〇年一〇月三〇日
登録意匠　　末尾に添付した意匠公報記載のとおり
(二)　本件意匠は、建築用埋込みボルトの意匠にかかり、その構成態様は次のとおりである（以下「構成態様(1)」などという。甲四）。ただし、位置及び長さを分数により表示した部分は、座金状基部を除いた主軸部分（螺糸を含む）の垂直方向の長さを一としたときの割合である。(1)　全体が主軸及びその下端の基部からなり、主軸の上端部に螺糸が形成されている。
(2)　基部が座金状に形成されている。
(3)　基部から垂直上方に主軸が伸びている。
(4)　主軸は、下端部より約一〇分の七のところで、約二〇分の一の長さにわたって、垂直方向に対して約二五度の角度で折れ曲がり、その後再び垂直上方に伸びている。
(5)　主軸上端部の螺糸は、上部末端から約一八分の一の長さにわたって施刻されている。
５(一)　被告は、別紙第二物件目録記載の建築用埋込みボルト「軸細ユニクランクアンカー」（以下「ニ号物件」といい、その意匠を「ニ号意匠」という。）を製造販売している。
(二)　ニ号意匠の構成は、次のとおりである（以下「構成(1)」などという。検甲七）。


(1)　全体が主軸及びその下端の基部からなり、主軸の上端部に螺糸が形成されている。
(2)　基部が座金状に形成されている。
(3)　基部から垂直上方に主軸が伸びている。
(4)　主軸は、下端部より二三二ミリメートルのところで、約二〇ミリメートルにわたって、垂直方向に対して約三五度の角度で折れ曲がり、その後再び垂直上方に一八五ミリメートルにわたって伸びている。
(5)　主軸上端部の螺糸は、上部末端から約六五ミリメートルにわたって施刻されている。
二　争点
１　被告によるハ号物件の製造販売が不正競争防止法二条一項一号の不正競争
行為に当たるかどうか
（原告の主張）
(一)　原告製品は、いずれも座金部底壁面にその外周縁部を残して座金の中心部より等距離にしてかつ径方向の切り歯を設けた独創的な形態を有しているから、原告製品の形態は、原告の商品表示ということができ、原告製品Ｃの形態も原告の商品表示であるということができる。
(二)　原告は、原告製品の販売に際して、原告会社の製品カタログ、パンフレット類、業界新聞における広告といった宣伝広告活動によりこれら製品の普及を図ったものであり、全国の住宅建設業者に対して、原告製品Ａについて二一八万個、同Ｂについて一〇三万三〇〇〇個、同Ｃについて一四四万八五九〇個売り上げている。その結果、原告製品は住宅建設業界では著名な商品として広く知れ渡っているのであるから、原告製品Ｃの形態は原告の商品表示として需要者の間で周知であるということができる。
(三)　原告製品Ｃ及びハ号物件は、別紙第三物件目録及び別紙第一物件目録に記載したとおりの形態を有しており、ほとんど同一といってよい程に類似しており、取引者又は需要者において、ハ号物件を原告製品Ｃであると誤認し、混同するおそれがある。
（被告の主張）
原告製品Ｃの形態は原告の商品表示ということができるものではなく、周知でもない。
原告製品はいずれも二つの部品からなっているのに対して、被告製品はいずれも単一の部品からなっているなど、原告製品と被告製品の形態は明らかに相違しており、原告製品及び被告製品の需要者が、住友林業、大成建設、エスバイエル等の建築メーカーであることを考えると、ハ号物件と原告製品Ｃの混同のおそれもない。
２　被告によるハ号物件の製造販売が不正競争防止法二条一項三号の不正競争
行為に当たるかどうか
（原告の主張）
被告は、原告が原告製品Ａを製造販売した平成四年一月から約四年後にイ号物件を製造販売し、原告が原告製品Ａのレンチはめ込み部を改良した原告製品Ｂの製造販売を開始すると、同様にレンチはめ込み部の設計を変更したロ号物件１の製造販売を開始し、さらに、筒状ナット部の内径を原告製品Ｂと同一にしたロ号物件２を製造販売し始めた。そして、原告が、平成九年九月に原告製品Ｃの製造販売を開始すると、被告もそれにならって座金部分を椀状にしたハ号物件を製造販売するに至ったのであるから、ハ号物件の形態は、原告製品Ｃと同一又は実質的に同一であって、原告製品Ｃの形態を模倣したものである。
（被告の主張）
原告製品はいずれも二つの部品からなっているのに対して、被告製品はいずれも単一の部品からなっているなど、被告製品の形態は、原告製品の形態と同一ということはできず、ハ号物件は原告製品Ｃの商品形態を模倣したものではない。３　ハ号物件が本件考案の技術的範囲に属するかどうか
（原告の主張）
(一)　ハ号物件の構成は、次のように分説することができる。(1)　座金の上面に環状凹部はなく、平らである。
(2)　この上面中央部に多角形孔を穿っている。
(3)　座金の皿状底壁面にその外周縁部を残して座金の中心部より等距離にして、かつ径方向の切り歯を設けている。
(4)　螺糸を刻した筒状ナットと座金が一体となっている。(二)　本件考案の作用効果は、布基礎上に土台を結合する際、単に土台上の座金を回すだけで、座金底壁面にある切り歯が土台を切削しながら埋め込まれるので、座金は土台の上面と面一状態に埋没し、従来の製品にあった、土台の挿通孔上部に該窩部内においてナットを螺着するような非常に煩わしい手間が省け、また、土台を欠損して床張りに支障をきたすような諸不利が解消される、というものである。
ハ号物件も本件考案の右作用効果と同様の作用効果を奏する。(三)　ハ号物件の構成(1)と同(4)は、本件考案の構成要件と相違するが、右相違は、本件実用新案権との抵触を免れようとして、本件考案の構成要件の一部を殊更省略し、重要である他の構成要件はそのまま取り入れて、同様の作用効果を達成したものであり、技術的思想を同じくするから、ハ号物件は本件考案の構成と均等なものとして、本件考案の技術的範囲に属する。
（被告の主張）
本件考案の構成要件(1)ないし(3)は、座金の構造に係り、同(4)は、座金とは別体の角筒状ナットの構造及びナットと座金の組合せ関係に係り、同(5)は、ナットと座金の組合せ関係に係る事項である。
ハ号物件は、構成要件(1)ないし(3)を備えた座金を用いていないし、同(4)の角筒状ナットを用いたものでもなく、角筒状ナットと座金を同(4)及び(5)のように組み合せたものでもない。したがって、ハ号物件は、本件考案の構成要件のいずれをも充足せず、その技術的範囲に属しない。
また、原告の均等の主張を争う。
４　被告によるハ号物件の製造販売が民法七〇九条の不法行為に当たるかどうか
（原告の主張）
原告製品の形態は極めて特徴的なものであり、一見して原告の商品であることがわかるものであるが、被告は、原告製品を模倣して、被告製品を製造販売し、原告の考案による独創的な形態及び作用効果を利用している。したがって、被告によるハ号物件の製造販売は、民法七〇九条の不法行為に当たる。
（被告の主張）
原告の主張を争う。
５　ニ号意匠が本件意匠と類似するかどうか
（原告の主張）
ニ号意匠の構成は本件意匠の構成態様と同一又は類似であり、美感を同じくするものであるから、ニ号意匠は本件意匠と類似する。
（被告の主張）
建築用埋め込みボルトにおいて、主軸の中間部に折曲部を設けることは公知である。


したがって、本件意匠の要部は主軸の折曲部の位置及び折曲部の各部の傾斜角度である。
ニ号意匠は右要部において本件意匠と異なるから、ニ号意匠は本件意匠と類似するものではない。
６　損害
（原告の主張）
被告によるハ号物件の製造販売によって原告が被った損害は、七五六万二五〇〇円を下らない。
（被告の主張）
原告の主張を争う。
第三　争点に対する判断
一　不正競争防止法違反について
１　前記第二（事案の概要）一（争いのない事実等）１及び３、証拠（検甲三、六）並びに弁論の全趣旨によると、原告製品Ｃ及びハ号物件は、それぞれ次のようなものであると認められる。
(一)　原告製品Ｃ
(1)　二つの部材で構成されており、座金と角筒状ナットが組み合わされている。
(2)　座金部分の直径は四五ミリメートルであり、上面には環状凹部が穿設され、下面は皿状底壁面によって形成されている。
(3)　上面の環状凹部の中心部には一辺が約一〇ミリメートルの正六角形の凸部が形成され、さらにその中心部には直径約一三ミリメートルの円孔が穿設され、後記(五)の切り歯の裏面に右切り歯に対応する凹部が形成されている。(4)　座金部分上面の幅約二ミリメートルの外周縁部には「カナイ」「ＰＡＴ．Ｐ」「ＨＷ９１─１０─２」との文字が打刻され、環状凹部の中心部に形成される凸部の外縁部（円孔の外側かつ正六角形の内側に形成される幅約三ないし四ミリメートルの部分）には「カナイ」「ＰＡＴ．Ｐ」との文字が打刻されている。(5)　皿状底壁面には、一辺が約一〇ミリメートルの正六角形孔が形成され、右正六角形の互いに隣り合わない三辺の略中心部を始点として、右各三辺の右方向への延長線上に、最大幅約七ミリメートルの切り歯が、座金の外周縁部に至るまで形成されている。
(6)　右(5)の透孔から突出する筒状ナット部分の長さは二五ミリメートルで、その断面は直径約一六ミリメートルの円形であり、中心部には約一〇ミリメートルの円孔が穿設され、内部には螺糸が形成されている。
(二)　ハ号物件
(1)　一つの部材で構成されており、上部の鍔部と下部の筒状部からなっている。
(2)　鍔部の直径は四五ミリメートルであり、上面中央部には一辺が約一〇ミリメートルの正六角形の凹部が、右凹部の中心部には直径約一〇ミリメートルの円孔がそれぞれ穿設され、下面は皿状底壁面によって形成されている。(3)　鍔部の上面には、右(2)の正六角形孔が穿設されているほか、その周囲に幅約五ミリメートルのごく浅い環状の凹部が形成されている。(4)　右(3)の凹部には、円環状に「カネシン」「ＰＡＴ．Ｐ」「ＨＷ９５─１０─１」の文字（縦横約四ミリメートル角）が打刻されている。(5)　皿状底壁面には、筒状ナット部との境界線を形成する円周上の等間隔の五点から、座金の外縁部に向かって、時計回りの螺旋状に最大幅約三ミリメートルの切り歯が形成されているが、右各切り歯は途中から、外周縁部の外側の接線と直角に交わる方向に折れ曲がり、そのまま外周縁部に至っている。(6)　筒状部の長さは三〇ミリメートルで、その断面は直径が一六ミリメートルの円形であり、中心部には約一〇ミリメートルの円孔が穿設され、内部には螺糸が形成されている。
２　争点１について
(一)　商品の形態は、本来商品の出所表示を目的とするものではないが、特定の商品形態が他の業者の同種の商品と識別しうる特別顕著性を有し、かつ、右商品形態が、長期間継続的かつ独占的に使用され、又は短期間でも強力な宣伝が行われたような場合には、結果として、商品の形態が商品の出所表示機能を有するに至り、商品表示としての形態が周知性を獲得する場合があるというべきである。証拠（甲一五の一、二、甲一六の一ないし三、甲一七、一八、甲一九の一ないし三、甲二〇、二一）と弁論の全趣旨によると、原告は、原告の製品カタログやパンフレットに原告製品を掲載して配布したこと、原告は業界新聞である日本住宅新聞において原告製品の広告を行ったこと、同新聞の記事に原告製品が取り上げられたことがあったこと、原告は、原告製品Ａを平成三年から平成一一年までの間に約二一八万個、同Ｂを平成八年から九年にかけて約一〇三万個、同Ｃを平成一〇年から平成一一年にかけて約一四四万個販売したこと、座金部底壁面にその外周縁部を残して座金の中心部より等距離にしてかつ径方向の切り歯を設けた筒状ナット付き埋込み座金は、原告製品より前にはなかったこと、以上の事実が認められるが、以上の事実のみでは、いまだ原告製品Ｃの形態が商品表示として周知性を有するに至ったとまで認めることはできず、他にこの事実を認めるに足りる証拠はない。
(二)(1)　証拠（甲二二、甲二五の一、二）と弁論の全趣旨によると、原告製品及び被告製品の需要者は、住友林業株式会社、大成建設株式会社等の住宅建築業者であると認められるところ、これらの住宅建築業者は、使用する部品を選定するに当たり、その形態等を慎重に検討するものと推認される。(2)　右１の事実によると、原告製品Ｃとハ号物件の形態には次のような相違点があるから、これらの形態は大きく異なるということができる。ア　原告製品Ｃは、二つの部材で構成されており、座金と角筒状ナットが組み合わされたものであるが、ハ号物件は、一つの部材で構成されている。イ　原告製品Ｃの座金部分の上面は、環状凹部の中心部に正六角形の凸部が形成されているのに対し、ハ号物件の鍔部の上面は、正六角形の凹部が穿設されているほかは、ごく浅い環状凹部があるのみである。ウ　原告製品Ｃの切り歯は三本であり、直線状に形成され、幅も約七ミリメートルであるのに対して、ハ号物件の切り歯は五本であり、各切り歯は途中で折れ曲がっており、幅も約三ミリメートルである。
(3)　右１(二)(4)のとおり、ハ号物件の座金上面には、目立つ位置に被告の会社名が打刻されている。


(4)　以上の(1)ないし(3)で述べたところからすると、ハ号物件の形態は、原告製品Ｃの形態と同一又は類似のものとは認められず、需要者において、ハ号物件を原告製品Ｃと混同するとも認められない。
(三)　したがって、原告の不正競争防止法二条一項一号違反の主張は理由がない。
３　争点２について
(一)　右２(二)(2)のとおり、原告製品Ｃとハ号物件の形態は大きく異なるということができるから、ハ号物件の形態が原告製品Ｃの形態と同一又は実質的に同一であるということはできない。
(二)　したがって、ハ号物件の形態が、原告製品Ｃの形態を模倣したものとは認められないから、原告の不正競争防止法二条一項三号違反の主張は理由がない。
(三)　なお、原告は、ハ号物件の形態が原告製品Ｃの形態を模倣したものであることを基礎付ける間接事実として、イ号物件、ロ号物件１及びロ号物件２が、原告製品Ａ及び同Ｂを模倣した製品である旨を主張するが、既に認定したとおりハ号物件と原告製品Ｃの形態が大きく異なることに照らすと、右原告の主張は右(一)の認定に影響を与えるものではない。
二　争点３について
ハ号物件は、右１(二)のとおりのものであるので、これが本件考案の技術的範囲に属するかどうかについて判断する。
１　本件考案は、座金と角筒状ナットを別部材とし、座金の環状凹部の底面に穿たれた多角形孔に角筒状ナットを挿通し、角筒状ナットの上端環状鍔部を座金の環状凹部内に嵌着したものである（本件考案の構成要件(1)、(2)、(4)、(5)）ところ、ハ号物件は、一部材で構成されているものであって、右のような構成を備えていないことは明らかであるから、ハ号物件は本件考案の構成要件(1)、(2)、(4)、(5)を充足しない。
２　原告は、座金と筒状ナットを一体化したハ号物件は、本件考案の構成要件の一部を殊更省略し、重要である他の構成要件はそのまま取り入れて、同様の作用効果を達成したものであり、本件考案の構成と均等なものであると主張する。しかし、本件考案は、右のとおり、座金と角筒状ナットを別部材とし、それをいかに組み合せるかを特許請求の範囲に記載しており、そのような組合せによって、「アンカーボルトの上端に角筒状ナットを螺合した後、かかるナットの上端面に穿設された多角形状凹部にレンチ等を嵌合せしめて角筒状ナットを正方向に回動すると、これに伴って座金も回動するので、当該座金の皿状底壁にその周縁を残して突設した切り歯が土台に穿設された挿入孔の上部を切削し、従って座金は土台の上面に安定した面一状態で埋設される」という作用効果（本件公報３欄一六行ないし二三行）を奏するものであるから、一部材で構成されるハ号物件は、本件考案とは本質的部分において構成を異にするものである。したがって、ハ号物件が、本件考案の構成と均等なものとして本件考案の技術的範囲に属するということはできない。
三　争点４について
右一２(二)(2)のとおり、原告製品Ｃとハ号物件の形態は大きく異なり、ハ号物件の製造販売が不法行為に当たるというべき事実は認められないから、原告の民法七〇九条の不法行為による損害賠償請求は理由がない。
四　争点５について
１　証拠（乙三、四）によると、本件意匠の出願時において、建築用埋込みボルト（アンカーボルト）について、別紙公知意匠目録(一)及び同(二)記載の各意匠（以下「本件公知意匠(一)」などといい、これらをまとめて「本件公知意匠」という。）が公知であったことが認められる。
２(一)　本件公知意匠は、いずれも全体が主軸及びその下端の基部からなり、主軸の上端部に螺糸が形成されている。
(二)　本件公知意匠(一)は、基部が座金状に形成されている。(三)　本件公知意匠は、いずれも基部から垂直上方に主軸が伸びている。(四)　本件公知意匠は、いずれも主軸がその中間部で折れ曲がり、その後再び垂直上方に伸びている。
３　前記第二（事案の概要）一（争いのない事実等）４(二)及び右２で認定した事実によると、本件意匠の構成態様のうち、構成態様(1)ないし(3)及び構成態様(4)のうち主軸の中間部に折曲部を設けていることは、出願時に知られていたものと認められるから、以上の点のみが本件意匠の要部であるということはできず、本件意匠の要部には、折曲部の角度も含まれるというべきである。そうすると、本件意匠の要部は①構成態様(1)、②構成様態(2)、③構成態様(3)、④主軸が中間部で、垂直方向に対して約二五度の角度で折れ曲がり、その後再び垂直上方に伸びていることであると認められる（以下「要部①」などという）。４　前記第二（事案の概要）一（争いのない事実等）４(二)及び同５(二)によると、ニ号意匠は、本件意匠の要部①ないし③を備えるということができるが、ニ号物件の主軸は、垂直方向に対して約三五度の角度で折れ曲がり、その後再び垂直上方に伸びており、本件意匠とは明らかに折曲部の角度が異なるから、ニ号物件の意匠は、本件意匠の要部④を備えているということはできず、したがって、本件意匠とニ号意匠が類似するとは認められない。
五　以上の次第で、原告の請求はいずれも理由がないから、棄却することとする。
東京地方裁判所民事第四七部
裁判長裁判官　    森　　　　　義　　之
裁判官　    杜　　下　　弘　　記
裁判官榎戸道也は、転補のため署名押印することができない。
裁判長裁判官　　　森　　　　　義　　之


平成１１年（行ケ）第３５７号審決取消請求事件（平成１２年４月２４日口頭弁論終結）
判　　　　　決
原　　　　　　告　　　ディミナコ　アーゲー
代表者　          　　【Ａ】
訴訟代理人弁理士　　　【Ｂ】
同　　　　　　　　　　【Ｃ】
同　　　　　　　　　　【Ｄ】
同　　　　　　　　　　【Ｅ】
被　　　　　　告　　　特許庁長官　【Ｆ】
指定代理人　      　　【Ｇ】
同　　　　　　　　　　【Ｈ】
主　　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１　当事者の求めた判決
１　原告
特許庁が、平成９年審判第１４０４号事件について、平成１１年６月２１日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文１、２項と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
ソルバイ・デュファー・ビー・ヴィは、平成６年５月１０日、「ＣＥＦＬＡＺＩＮＥ」の欧文字を横書きしてなる商標（以下「本願商標」という。）につき、第５類「動物用薬剤、その他の薬剤」を指定商品として商標登録出願をした（平成９年５月６日、指定商品を「動物用薬剤」と補正）が、平成８年１０月１５日に拒絶査定を受けたので、平成９年２月４日、これに対する不服の審判の請求をした。ソルバイ・デュファー・ビー・ヴィは、その後、原告（当時の名称、ディミナコ　アーゲー　エスアー　リミテッド）に対し本願商標の出願人の地位を譲渡し、平成９年１１月１３日、その旨の名義変更届出が受理された。特許庁は、前記審判請求を平成９年審判第１４０４号として審理したうえ、平成１１年６月２１日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は同年７月１４日原告に送達された。
２　審決の理由
審決は、別添審決書写し記載のとおり、本願商標を薬剤の範疇に含まれるその指定商品について使用すると、これに接する取引者・需要者において、世界保健機関（ＷＨＯ）の定めた医薬品の国際一般的名称（ＩＮＮ）の一つである「ＣＥＦＲＡＤＩＮＥ（セフラジン）」を想起し、その商品が当該医薬品又はこれを成分とする商品であるかのように誤認する場合が少なくなく、その商品の品質について誤認混同を生じるおそれがあるから、商標法４条１項１６号に該当するものとした。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
審決の理由中、「ＣＥＦＲＡＤＩＮＥ」が世界保健機関（ＷＨＯ）の定めた医薬品の国際一般的名称（ＩＮＮ）の一つであること、「ＣＥＦＲＡＤＩＮＥ」が「セフラジン」と称呼されることは認める。
審決は、本願商標がＩＮＮの「ＣＥＦＲＡＤＩＮＥ／セフラジン」又はこれを成分とする商品と誤認するおそれがあると誤った判断しているので、違法として取り消されなければならない。
１　称呼について
本願商標からは「セフラザイン」の称呼のみが生じるものであり、「セフラジン」の称呼を生じるものとした審決の判断（審決書４頁１９行～５頁１行）は誤りである。
(一)　本願商標「ＣＥＦＬＡＺＩＮＥ」は、その語尾が「ＩＮＥ」となっているところ、英語の語法において語尾が子音に続いて「ＩＮＥ（ine）」となっている
場合に
は、「combine」､「dine」､「fine」､「line」､「mine」､「nine」､「pine」､「recline」､「shine」､「thine」､「Valentine」､「wine」などのように「ine」の部分が「アイン」と発音される。
(二)　また、商標の称呼は、商標使用者の使用する称呼が、当該商標の構成から自然に生ずるであろう称呼からはなはだしく乖離したものでない限り、その商標使用者の使用する称呼によってなされるものである。外国語で構成された外国人の商標であって、その日本語音訳が幾通りにもなされ得る可能性のある場合においては、その商標より自然に生じる称呼は、当該商標の所有者である外国人が、その本国及びその他の市場で使用している称呼とすべきものである。本願商標は、スイス国を含む欧米諸国において「セフラザイン」と称呼され、その称呼によって需要者間に受け入れられている（甲第１９号証）。(三)　本願商標の称呼「セフラザイン」とＩＮＮの「セフラジン」とを対比するに、語頭において「セフラ」を共通にするものの、語尾において「ザイン」と「ジン」の差違があるほか、「セフラザイン」は語尾語「ザ」にアクセントをおいて称呼されるのに対し、「セフラジン」は各音に強弱なくなめらかに称呼される。両者は、全体としての称呼において音調を著しく異にし、明瞭に聴別できる。したがって、「セフラザイン」は「セフラジン」とは称呼上非類似である。
２　外観について


医薬品においては、その一般名は化学名から誘導されるものが多く、その構造の差をわずかな語の差異で区別しているものが多い（甲第６号証の７～２５、第１５号証の１～４、第１６号証の１～４、第１７号証の１～７、第１８号証の１～４）。このような実際の使用例に照らしても、本願商標「ＣＥＦＬＡＺＩＮＥ」とＩＮＮの「ＣＥＦＲＡＤＩＮＥ」は、第４文字「Ｌ」と「Ｒ」、第６文字「Ｚ」と「Ｄ」の差異から外観上識別され得る。
３　誤認のおそれの判断について
(一)　ＩＮＮの「ＣＥＦＲＡＤＩＮＥ／セフラジン」は人の治療に用いる治療薬の一般名であるのに対し、本願商標の指定商品は動物用薬剤である。そして、人の医療に用いる医薬品と動物に用いる医薬品とは製造の場において別個に管理されており、これを投与する治療の現場において医師、獣医師等の専門知識を有する者によって使用されるので、その過程において、関与する当事者によって品質を誤認される余地はない。
(二)　また、ＩＮＮの「ＣＥＦＲＡＤＩＮＥ／セフラジン」は医薬品の一般名であって、そのまま医療の現場で使用されることもない。すなわち、我が国の医療は、ほとんど社会保険によって行われているところ、保険医療に用いられる医薬品として厚生大臣の定める薬価基準に収録されている医薬品は、そのメーカーの商品名（商標名）で示され、一般名では記載されていない。また、医師又は獣医師の処方に記載される医薬品はその商品名（商標名）が記載され、医薬品の一般名が使用されることはない。
(三)　したがって、取引者・需用者が商品の品質について誤認混同を生じるおそれがあるとした審決の判断は誤りである。
第４　被告の反論の要点
審決の認定・判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。
１　称呼について
本願商標は「ＣＥＦＬＡＺＩＮＥ」の欧文字を一連に横書きしてなるもので、その文字は特定の読みをもって親しまれた外国語を表したものとは認められない。そして、我が国において親しまれた英単語において語尾が「ＺＩＮＥ（zine）」となっている語として、「magazine」があり、「マガジン」と発音されている。このほか、我が国で親しまれてる英単語において、語尾が子音に続いて「ＩＮＥ（ine）」となっている場合であって、「ine」の部分が「イン」と発音さ
れるものとして、例え
ば、「engine」､「imagine」､「margarine」､「medicine」､「routine」､「turbine」などがある。
これらのことからすると、本願商標「ＣＥＦＬＡＺＩＮＥ」は「セフラジン」と称呼するのが自然であり、我が国の取引者・需用者はその称呼をもって取引に当たる場合が多いと見るべきである。
２　外観について
「ＣＥＦＬＡＺＩＮＥ」と「ＣＥＦＲＡＤＩＮＥ」はともに９文字からなり、接頭の「ＣＥＦ」、中央の「Ａ」及び語尾部分の「ＩＮＥ」の７文字を、その構成位置を含め共通にするものであるから、４文字目と６文字目の差異が両者の全体の印象に及ぼす影響は小さく、相紛れるおそれがあるというべきである。
３　誤認のおそれの判断について
(一)　我が国においてはＩＮＮの「ＣＥＦＲＡＤＩＮＥ」は「セフラジン」の片仮名文字をもって認識される場合が少なくない。
(二)　人に用いられる医薬品と動物用医薬品とは、同一の医薬品が人にも動物にも用いられる状況にあり、かつ、共通の製造者、販売者によって取り扱われているという事実があり、両者は極めて関連の深い商品というべきである。(三)　そして、「ＣＥＦＬＡＺＩＮＥ」は、９文字の構成文字中７文字を共通にするＩＮＮの「ＣＥＦＲＡＤＩＮＥ」を容易に連想すること、大衆向けの書籍において「セフラジン」の名称も一般に知られるようになってきていること、人に用いられるか、動物に用いられるかを問わず、医薬品（薬剤）に使用される商標についての商標法４条１項１６号の適否の判断は厳格に適用すべきであることからすると、本願商標「ＣＥＦＬＡＺＩＮＥ」は、これをその指定商品「動物用薬剤」について使用するときは、これに接する取引者・需用者が「ＣＥＦＲＡＤＩＮＥ／セフラジン」を想起し、その商品が同医薬品又はこれを成分とする商品であるかのように誤認するおそれがある。
第５　当裁判所の判断
１　称呼について
原告は、本願商標「ＣＥＦＬＡＺＩＮＥ」から「セフラザイン」の称呼のみが生じると主張する。たしかに、「セフラザイン」も本願商標から生じ得る称呼の一つであることまでは一概に否定することはできないが、他方、一般に「ＣＥＦＬＡＺＩＮＥ」との欧文字から「セフラジン」の称呼が生じ得ることは、被告の援用する英単語の発音に照らしても明らかというべきであり、本願商標から一義的に「セフラザイン」との称呼しか生じないと認めるに足りる証拠はない。次に、原告は、本願商標より生じる称呼が「セフラザイン」のみであることの論拠として、原告の本国であるスイス国を含む欧米諸国で「セフラザイン」と称呼されていると主張し、これに沿う甲第１９号証を提出する。しかし、我が国において本願商標の称呼として「セフラザイン」が取引者・需用者の間で一般的に通用していると認めるに足りる証拠はないから、欧米諸国における称呼をもって、我が国における商品の品質の誤認混同のおそれの判断要素としての称呼を認定することはできない。


以上の点からすると、本願商標より生じる称呼が「セフラザイン」に限定されるということはできず、本願商標から「セフラジン」との称呼が生じるとした審決の判断に誤りはない。
２　外観について
「ＣＥＦＬＡＺＩＮＥ」と「ＣＥＦＲＡＤＩＮＥ」は、ともに９文字からなり、４文字目の「Ｌ」と「Ｒ」、６文字目の「Ｚ」と「Ｄ」に差違があるものの、その余の７文字がその構成位置も含め共通であることから、その外観において強い類似性があるというべきであり、両者相紛れるおそれがあるとした審決の判断に誤りはない。
なお、原告は、医薬品の名称がわずかな語の差異で区別されるのが通例であるから、上記の程度の差違でも外観上類似しないと主張し、甲第６号証の７～２５、第１５号証の１～４、第１６号証の１～４、第１７号証の１～７、第１８号証の１～４を援用するが、これらの例に示される医薬品名に照らしても、「ＣＥＦＬＡＺＩＮＥ」と「ＣＥＦＲＡＤＩＮＥ」の外観上の類似性は強いというべきである。
３　誤認のおそれの判断について
(一)　以上を踏まえて商品の品質の誤認のおそれの有無を総合判断するに、本願商標「ＣＥＦＬＡＺＩＮＥ」がＩＮＮの「ＣＥＦＲＡＤＩＮＥ」と同様に「セフラジン」の称呼を生じ、かつ、両者の外観も類似するとの前示の認定事実に加え、我が国における特殊事情として、ＩＮＮの「ＣＥＦＲＡＤＩＮＥ」は片仮名文字の「セフラジン」として認識される場合が少なくないと認められ（甲第３、第５、第６号証の４、第７号証の４～７）、その場合、「Ｌ」と「Ｒ」、「Ｚ」と「Ｄ」という本願商標とＩＮＮの「ＣＥＦＲＡＤＩＮＥ」との表記上の差異が捨象され、その称呼が全く同一となってしまう点を考慮すると、人に用いられる医薬品か、動物用薬剤かという相異はあるものの、本願商標をその指定商品に用いた場合、これに接する取引者・需用者がＩＮＮの「ＣＥＦＲＡＤＩＮＥ／セフラジン」を想起し、同医薬品又はこれを成分とする商品であるかのように誤認するおそれがあるというべきである。
なお、「セフラザイン」が本願商標から生じ得る一つの称呼であることまでは否定するものでないことは前示のとおりであるが、本願商標が片仮名文字と併記されていればともかく、単に欧文字のみをもって構成される本願商標に係る商品の品質の誤認混同の判断としては、考えられる称呼のうち、誤認のおそれのより強い称呼を基準とせざるを得ない。
(二)　ところで、原告は、人に用いられる医薬品と動物用薬剤は別個に管理され、また、専門知識を有する医師、獣医師等によって使用されることから誤認のおそれはないと主張するが、我が国の代表的な製薬会社の多くは、人に用いられる医薬品と並んで動物用医薬品も製造していること（乙第２号証）、医薬品の卸売業者及び小売業者についても、その両者を取り扱っている例があること（乙第３号証の１～５）、ＩＮＮの「ＣＥＦＲＡＤＩＮＥ／セフラジン」は抗生物質であるところ、人に用いられる抗生物質が動物に用いられる事実があること（乙第４、第５号証）が認められ、原告の前記主張は誤認のおそれを否定する論拠として十分とはいえない。
また、原告は、ＩＮＮの「ＣＥＦＲＡＤＩＮＥ／セフラジン」は医薬品の一般名であり、実際の医療の現場で用いられるのは商品名（商標名）であるから誤認のおそれがないと主張するが、その主張するような医療の現場での医薬品名の使用慣行を前提にしたとしても、上記認定判断を左右するものではない。４　以上のとおり、原告の審決取消事由の主張は理由がなく、他に審決にこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。
よって、原告の請求は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担並びに上告及び上告受理の申立てのための付加期間の指定につき、行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条、９６条２項を適用して、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第１３民事部
裁判長裁判官    田    中    康    久
裁判官    石    原    直    樹
裁判官   宮    坂    昌    利


平成１２年（行ケ）第２３４号　審決取消請求事件（平成１２年１２月１８日口頭弁論終結）
判　　　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　有限会社牛島商店
代表者代表取締役　　　【Ａ】
訴訟代理人弁理士　　　梶　原　克　彦
被　　　　　　告　　　特許庁長官　【Ｂ】
指定代理人　　　　　　【Ｃ】
同　　　　　　　　　　【Ｄ】
主　　　　　　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
特許庁が平成１０年審判第２０５５２号事件について平成１２年５月２２日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は、平成９年７月３日、別紙第１表示の構成の立体商標（以下「本願商標」という。）につき、商標登録出願をし（商願平９－１３４７７６号）、平成１０年９月２日付け手続補正書による補正によって、商標法施行令別表による第３０類「コーヒー及びココア、コーヒー豆、茶、調味料、香辛料、食品香料（精油のものを除く。）、米、脱穀済みのえん麦、脱穀済みの大麦、食用粉類、食用グルテン、穀物の加工品、ぎょうざ、サンドイッチ、しゅうまい、すし、たこ焼き、肉まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、べんとう、ホットドッグ、ミートパイ、ラビオリ、菓子及びパン、即席菓子のもと、アイスクリームのもと、シャーベットのもと、アーモンドペースト、イーストパウダー、こうじ、酵母、ベーキングパウダー、氷、アイスクリーム用凝固剤、家庭用食肉軟化剤、ホイップクリーム用安定剤、酒かす」をその指定商品としたが、同年１１月１３日に拒絶査定を受けたので、同年１２月２４日、これに対する不服の審判の請求をした。特許庁は、同請求を平成１０年審判第２０５５２号事件として審理した上、平成１２年５月２２日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は、同年６月８日、原告に送達された。
２　審決の理由
審決は、別添審決謄本写し記載のとおり、別紙第２表示の構成より成り、商標法施行令別表による第３０類「たこ焼き、おこのみ焼き、すし、サンドイッチ、ミートパイ、ピザ、べんとう、菓子及びパン」を指定商品とする登録第３０６１９４１号商標（平成４年６月２６日出願、平成７年７月３１日設定登録、以下「引用商標」という。）を引用して、本願商標と引用商標とは、その外観において類似し、かつ、称呼及び観念において区別し得ない商標であって、本願商標の指定商品中「ぎょうざ、サンドイッチ、しゅうまい、すし、たこ焼き、肉まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、べんとう、ホットドッグ、ミートパイ、ラビオリ、菓子及びパン」が、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であるから、本願商標は商標法４条１項１１号に該当するとした。
第３　原告主張の審決取消事由
１　審決の理由中、本願商標及び引用商標の各認定、並びに本願商標の指定商品中、「サンドイッチ、すし、たこ焼き、ピザ、べんとう、ミートパイ、菓子及びパン」が引用商標の指定商品と同一の商品であり、「ぎょうざ、しゅうまい、肉まんじゅう、ハンバーガー、ホットドッグ、ラビオリ」が引用商標の指定商品と類似の商品であることは認める。
審決は、本願商標と引用商標とが類似する商標であると誤って判断した結果、本願商標が商標法４条１項１１号に該当するとの誤った結論に至ったものであるから、違法として取り消されるべきである。
２　取消事由（本願商標と引用商標との類否判断の誤り）(1)　立体商標は、正面を含む６面を描いた図にそれぞれ表示された図形が一体的に結合したものが、自他商品識別機能、広告宣伝機能等を有する商標として認識されるものであり、外観の類否判断も商標全体として行われるべきである。すなわち、立体商標を特定の方向から見た場合に、その視覚に映る姿と同一又は近似する平面商標が存在しても、当該立体商標の他の方向から見た場合の非類似性の特徴が、当該特定の方向から見た場合の類似性の特徴を上回るときは、その平面商標と外観において非類似であると解すべきである。


ところが、審決は、「立体商標を特定の方向から観た場合に、その視覚に映る姿と同一又は近似する平面商標が存在するときには、当該立体商標はその平面商標と外観において類似する商標とみるのが相当である」（審決謄本２頁２５行目～２８行目）とした上、立体商標である本願商標につき、これを正面から見た姿を呈する別紙第１の最上段部左側の図に表示された図形（以下「本願正面外観図」という。）のみをもって、平面商標である引用商標との外観の類否判断をしたものであるから、類否判断の方法を誤ったものといわざるを得ない。被告は、原告が、立体商標であるがゆえに、特定方向からの外観上の類否判断を少なく見るべきである旨の主張をしているとするが、原告の主張は上記のとおりであって、被告のいうような主張をするものではない。(2)　審決は、本願正面外観図と引用商標との類否を判断するに当たって、「擬人化した蛸を表してなるものと認められ、中央よりやや右側に結び目を有する豆絞りの鉢巻きを締め、目を比較的大きく表し、その視線が右向きになるように黒目が配置されて、口は右方向に突き出るように表され、中央より下方に向け先細りの足を配し、また、全体は、ともに足で体を支えるように表されている」（審決謄本２頁３３行目～３頁１行目）ことを本願正面外観図と引用商標との共通点として認定した上で、「これらの頭部における特徴および全体の印象は、それぞれ看者の注意を惹き、強い印象を与えるものというべきである。そうとすれば、本願正面外観図と引用商標は、その構成上印象に残ると思われる、豆絞りの鉢巻き、目の大きさと視線、口の表し方、足の形状、足で体を支えているという全体の印象において共通性を有することから、互いに近似する」（同３頁２行目～７行目）ものとし、他方、「本願正面外観図と引用商標は、その細部において違いが認められるものの、これらの違いは、上記した両者の共通点を捨象し得るほどの顕著なものとはいえ」ない（同３頁８行目～１０行目）として、「本願商標と引用商標とは、本願商標を特定の方向（正面）から観た場合に、外観において相紛れるおそれのある類似の商標というべきである」（同３頁１２行目～１４行目）と判断したが、この認定判断は、以下のとおり誤りである。
ア　商公昭６０－５４８０号公報（甲第２号証）、商公昭６１－８５２０７号公報（甲第３号証）、商公平１－７０９０１号公報（甲第４号証）、商公平２－２７３９５号公報（甲第５号証）、商公平３－３０２６５号公報（甲第６号証、以下、これに記載された商標を「先行商標」という。）、商公平５－５９８６３号公報（甲第７号証）、商公平５－６４２８７号公報（甲第８号証）、商公平７－７７５１９号公報（甲第９号証）、商公平７－９９３１６号公報（甲第１０号証）、商公平７－１２００７６号公報（甲第１１号証）、商公平８－１２７３号公報（甲第１２号証）、商公平８－５１８０３号公報（甲第１３号証）、商公平８－８７６７７号公報（甲第１４号証）、商標登録第４０９７２８０号公報（甲第１５号証）及び商標登録第４２１６９７４号公報（甲第１６号証）に見られるように、蛸を擬人化するに当たって、頭部に鉢巻を締め、目と突き出た口を表すことは一般に行われていることであり、鉢巻に豆絞りの図柄を表すことや目が右側を見つめるように表すことも本願商標と引用商標に特有なものではない。
被告は、本願商標と引用商標との外観における共通点として「中央より下方に向け先細りの足を配し」、「全体はともに足で体を支えるように表されている」等の６点を挙げて、擬人化された蛸をほぼ表現できるものであり、全体の印象を顕著に集約するものである旨主張するが、「先細りの足」は、本願商標では頭部下縁より下方に向けて配されているのに対し、引用商標では後記胴部より下方に向けて配されており、また、「足で支えるように表されている」ものは、本願商標では頭部であるのに対して、引用商標では胴部である。したがって、上記の各点が、擬人化された蛸をほぼ表現できるとか、全体の印象を顕著に集約するものなどということはできない。また、被告は、本願商標の指定商品に係る主たる需要者が通常一般の老若男女にわたる消費者であり、商品の代価も比較的低廉であることから、商標に向けられる需要者の注意力も比較的散漫となるとも主張するが、その主張は、現代のグルメブーム、健康志向という時代背景を考慮しない誤ったものである。
イ　引用商標には、擬人化した蛸の頭部の下側に、幅が頭部幅の約８０％、高さが頭部高さの約５０％に及ぶ横長長方形の胴部が表されており、足部は当該胴部の中央よりやや上部から下方に描かれている。このような胴部は、実際の蛸に存在するものではなく、また、本願商標はもとより、擬人化された蛸を表した図形から成る他の登録商標にも見られない特異なものであるだけでなく、引用商標の足部を含めた図形全体に占める大きさの割合が約四分の一に及ぶことからみても、軟体動物である蛸は通常曲線で描かれるのに四角形で表されていることからみても、引用商標において、看者の注意を惹き、強い印象を与えるものである。さらに、本願商標は、その表面が上下方向に細長い複数の構成面を周方向に連ねて成るものであり、各面の接合部分には緩やかな角部が形成されているが、このような特徴は引用商標にはなく、他の登録商標にも見当たらない。また、本願商標における擬人化した蛸は、頭部が鳥卵形状の縦長で、足部の先端は内側に向けられ、爪先立った印象を与えるのに対し、引用商標における擬人化した蛸は、頭部が円形状で、足部の先端は外側に向けられて広がり、安定した印象を与えるものである。


このように、本願商標と引用商標とは、胴部の有無、細長い複数の構成面の有無、頭部の形状、足部先端の向き等に顕著な差異点があり、これらは一括して「その細部において違いが認められる」とされるようなものではない。ウ　先行商標は、原告が、昭和６３年８月１１日に平成３年政令第２９９号による改正前の商標法施行令別表による第３２類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品（他の類に属するものを除く）」を指定商品として商標登録出願し、登録第２３７２４０３号商標として設定登録されたものであって、擬人化した蛸を表した図形から成るものであるが、その頭部のみを見れば、本願商標の細長い複数の構成面接合部に相当する線状部を有さないことを除き、本願表面外観図と同じであって、本願商標と極めて類似するものである。
このように、引用商標の出願日前の出願に係る登録商標である先行商標が存在するにもかかわらず、指定商品が一致又は類似する引用商標につき設定登録がされたのは、胴部を含めた引用商標の全体的観察によって先行商標と非類似と判断されたからであり、したがって、先行商標と極めて類似する本願商標も引用商標と非類似と判断されるべきである。
この点につき、被告は、引用商標が、擬人化された蛸の頭部の態様、胴部及び足部の状態を含めた全体の印象をもって認識、把握されるものであって、頭部の印象のみで先行商標と類否判断されたものではない旨主張するが、審決の認定、判断が頭部と足部とに分けて行われたことは明らかであり、当該主張は審決と食い違うものである。また、被告は、先行商標は、擬人化された蛸が衝立状の物体を乗り越えて来るような動的印象を与えるものである点で引用商標と全体としての印象（外観）上の相違点を有するとも主張するが、先行商標は、衝立状の物体にぶら下がっているような静的印象を与えるものである。
エ　原告は、平成６年９月２９日、意匠に係る物品を「広告塔」とし、その形態を本願商標に係る立体図形と同一とする意匠（以下「原告意匠」という。）について意匠登録出願をしたところ、原告意匠が意願昭６３－２６４４１号意匠（以下「引用意匠」という。）に類似するものとして拒絶査定を受けたが、これに対する不服の審判請求（平成９年審判第３２３４号）において、平成１２年８月１６日に、本願につき原査定の理由で拒絶することはできず、他に拒絶すべき理由を発見しないとして、「原査定を取り消す。本願の意匠は、登録すべきものとする。」との審決（甲第２３号証の５、以下「意匠に係る審決」という。）がされた。引用意匠は、引用商標の商標権者である北一食品株式会社の出願に係るもので、意匠に係る物品を「看板」とし、その形態を正面から見た姿を表す正面図及び背面から見た姿を表す背面図にそれぞれ表示された図形は、いずれも引用商標と本質的に同一である。
そして、意匠の類否判断は、一般需用者の立場に立って全体観察によってされるべきである点において、立体商標の類否判断が取引者、需要者を基準として全体観察によってされるべきことと軌を一にするものであり、意匠に係る審決が、原告意匠と引用意匠とを非類似と判断したことは、本願商標が引用商標と非類似であることを裏付けるものである。
この点につき、被告は、原告意匠や引用意匠に係る需要者の平均的美感を基準にした類否判断と、本願商標や引用商標の需要者の注意力を基準とする類否判断の結論が異なっても食違いはない旨主張するが、原告意匠及び引用意匠に係る意匠に係る物品である「広告塔」ないし「看板」を購入、設置する事業主は、特別の専門家ではなく、本願商標の指定商品に係る需要者と同様の一般需要者に含まれるものであるから、被告の上記主張は誤りである。
オ　したがって、本願商標（本願正面外観図）と引用商標とが外観において相紛れるおそれのある類似の商標であるとした審決の認定判断は誤りである。(3)　審決は、「本願商標と引用商標が称呼及び観念において区別し得るという事情も見出せない」（審決謄本３頁１０行目～１１行目）と判断した。しかしながら、引用商標は、単に蛸の観念が生じ、また「タコ」と称呼される場合があるとしても、上記のとおり、胴部を有するなどデフォルメの程度が甚だしく、この胴部の存在により、胴蛸、胴付き蛸又は角胴付き蛸の観念が生じ、「ドウタコ」、「ドウツキタコ」又は「カクドウツキタコ」の称呼をもって取引に当たる場合も少なくないとみることが相当である。他方、本願商標は、単に蛸の観念が生じ、また「タコ」と称呼されるものであるから、審決の上記判断は誤りである。被告は、胴蛸等の生物は存在しないから、特別の事情のない限り、引用商標に接した取引者、需要者が、取引の実際において、そのような観念、称呼を把握し、それをもって取引に当たることは極めて少ない旨主張するが、胴蛸等の生物が存在しないからこそ、引用商標の胴部は強く印象付けられるのであり、擬人化した蛸を表した他の商標から区別するために、引用商標からは自ずと胴蛸、胴付き蛸又は角胴付き蛸の観念や「ドウタコ」、「ドウツキタコ」又は「カクドウツキタコ」の称呼が生ずるものである。
第４　被告の反論


１　審決の認定、判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。２　取消事由（本願商標と引用商標との類否判断の誤り）について(1)　原告は、立体商標を特定の方向から見た場合に、その視覚に映る姿と同一又は近似する平面商標が存在しても、当該立体商標の他の方向から見た場合の非類似性の特徴が、当該特定の方向から見た場合の類似性の特徴を上回るときは、その平面商標と外観において非類似であると解すべきであるとし、審決が、立体商標である本願商標につき、本願正面外観図のみをもって、平面商標である引用商標との外観の類否判断をしたものであるから、類否判断の方法を誤っている旨主張する。しかしながら、立体商標も視覚を通じて認識されるものであるから、これを特定の方向から見た場合に、そこから外観上の印象が生ずることは明らかであって、それが自他商品・役務の識別標識とされることは取引の実際において通常行われているところであり、見る方向によって異なる外観を呈する立体商標であっても、ある特定の方向から見た外観上の印象が商標の類否判断の対象となり得るのは当然のことである。立体商標と平面商標との類否判断に関して立体商標が立体としての外観を呈するのを無視することは許されないが、平面商標が基本的に視覚上一度に全体を確認することができるのに対し、立体商標は視覚上一度に全体を確認することができないものであり、その全体の姿だけでなく、視覚上一度に認識することができる特定の方向から見た場合に視覚に映る姿によって商品等の出所を識別するという機能を果たし得るものであるから、その点に立体商標と平面商標との外観類似の関係が存在する。審決は、このような観点から本願商標と引用商標との類否判断をしたものであって、その判断の方法に誤りはない。立体商標であるがゆえに、特定方向からの外観上の類否判断を少なく見るべきであるかのような原告の上記主張は失当である。
(2)　原告は、本願商標（本願正面外観図）と引用商標とが外観において相紛れるおそれのある類似の商標であるとした審決の認定判断が誤りである旨主張するが、以下のとおり、この認定判断に誤りはない。
ア　原告は、審決が本願正面外観図と引用商標との共通点として認定した点のうち、蛸を擬人化するに当たって、頭部に鉢巻を締め、目と突き出た口を表すこと、鉢巻に豆絞りの図柄を表すこと、目が右側を見つめるように表すことが本願商標と引用商標とに特有なものではない旨主張する。
しかしながら、審決が、本願商標と引用商標とが類似するとした理由は、上記原告主張の点だけにとどまるものではない。審決は、本願商標と引用商標との外観における共通点として、「中央よりやや右側に結び目を有する豆絞りの鉢巻き」、「目を比較的大きく表し」、「視線が右向きになるように黒目が配置され」、「口は右方向に突き出るように表され」、「中央より下方に向け先細りの足を配し」、「全体はともに足で体を支えるように表されている」との各点を指摘した（審決謄本２頁３４行目～３頁１行目）ものであり、これらの６点は擬人化された蛸をほぼ表現できるものであるから、その全体の印象を顕著に集約するものであるのみならず、原告の挙げる各公報（甲第２～第１６号証）に掲載された商標に共通して認められる構成ではなく、本願商標と引用商標にのみ特有な点である。そして、これら６点の頭部における特徴及び全体の印象は、それぞれ看者の注意を惹き、強い印象を与えるものである。
審決は、上記の外観上の印象に基づき、また、「商標が使用される商品・役務の主たる需要者層、その他商品又は役務の取引の実情を考慮し、需要者の通常有する注意力を基準」とした（審決謄本２頁１９行目～２１行目）場合に、本願商標の指定商品に係る主たる需要者が通常一般の老若男女にわたる消費者であり、商品の代価も比較的低廉であることから、商標に向けられる需要者の注意力も比較的散漫となることをも考慮して、本願商標と引用商標とが、時と所とを異にして接した際に互いに混同を生ずる外観上類似した商標であると認めたものであって、その認定判断に何らの誤りもない。
イ　原告は、本願商標と引用商標とが、胴部の有無、細長い複数の構成面の有無、頭部の形状、足部先端の向き等に顕著な差異点がある旨主張する。しかしながら、引用商標の胴部は、その幅及び高さの比率が、原告の主張と異なって、幅が頭部幅の約７８％、高さが頭部高さの約４３％であり、しかも胴部を隠すように足が３本表されているから、実際に表されている胴部の大きさの引用商標の図形全体に占める割合は１６％程度であって、引用商標の外観上、胴部が強く印象付けられるとはいえず、むしろ、頭部の態様、胴部及び足部の状態を含めた全体の印象をもって認識、把握されるとみるのが相当である。また、本願商標の表面に周方向に連ねて成る上下方向に細長い複数の構成面は、立体商標である本願商標の頭部の周囲が２０面で構成されるために形成されているのであって、平面商標である引用商標その他の登録商標にこのような立体商標の構成要素が見当たらないのは当然であり、その有無を比較することは無意味である。本願商標は立体商標であるから、その呈する表面形状に立体商標としての特徴があるとしても特異性はないのである。また、各面の接合部分がもたらす線状部は、本願商標が実際に使用され、正面から観察されるときには、看者の外観的印象からは除外されて認識されるというべきであり、本願商標の外観を他の商標と比較するときには、このような印象から除外される部分も考察要素に含めて判断されるべきである。
さらに、本願商標と引用商標の足部先端の向きに関しては、本願商標や引用商標の場合、取引者、需要者の注意が向けられるものではない。したがって、これらの差異点が、上記アの本願商標と引用商標との共通点を捨象し得るほど顕著なものということはできない。ウ　原告は、先行商標が、その頭部のみを見れば本願商標と極めて類似するものであるとし、先行商標と区別されて引用商標が登録されたことを、本願商標と引用商標の非類似の根拠として主張する。


しかしながら、引用商標は、擬人化された蛸の頭部の態様、胴部及び足部の状態を含めた全体の印象をもって認識、把握されるものであって、頭部の印象のみで先行商標と類否判断されたものではない。また、先行商標は、擬人化された蛸が衝立状の物体を乗り越えて来るような動的印象を与えるものであるのに対し、引用商標は、蛸が足で体を支えて立っている状態を表現した静的な看板的構図であり、この両商標は、このように全体としての印象（外観）上の相違点を有するものである。他方、本願商標と引用商標との間にはそのような相違点が認められないのであるから、先行商標の存在をもって、本願商標と引用商標とが類似しないことの根拠とすることはできない。
エ　原告は、意匠に係る審決が原告意匠と引用意匠とを非類似と判断したことが、本願商標が引用商標と非類似であることを裏付けるものである旨主張する。しかしながら、意匠の類否判断が一般需用者の立場に立って全体観察によってされるべきであり、立体商標の類否判断が取引者、需要者を基準として全体観察によってされるべきあるということ自体は原告主張のとおりであるが、意匠の類否判断における「一般需用者」とは、当該意匠に係る物品の平均的な需要者を指すものであって、当然に世間一般の消費者を意味するものではない。このことは、商標の類否判断における「取引者、需要者」についても同様である。そして、原告意匠及び引用意匠については、それぞれの意匠に係る物品が「広告塔」又は「看板」という特殊専門的な物品であるから、それを取り扱う専門業者又はそれを購入、設置する事業主が「一般需用者」に当たるものであり、意匠に係る審決における類否判断は、それらの者の有する平均的な美感を基準にされたものである。これに対し、本願商標に係る需要者は、上記アのとおり、指定商品との関係から通常一般の老若男女にわたる消費者であると認められ、本願商標と引用商標との類否判断はこれら通常一般の消費者の注意力を基準としてされるべきものであるから、その類否判断の結論が、意匠に係る審決の類否判断の結論と異なったとしても何ら食違いはなく、したがって、原告の上記主張は誤りである。オ　以上のとおり、本願商標（本願正面外観図）と引用商標とが外観において類似の商標であるとした審決の認定判断に誤りはない。(3)　原告は、引用商標につき、胴部の存在により、胴蛸、胴付き蛸又は角胴付き蛸の観念が生じ、「ドウタコ」、「ドウツキタコ」又は「カクドウツキタコ」の称呼をもって取引に当たる場合も少なくない旨主張するが、胴蛸、胴付き蛸又は角胴付き蛸などという生物は存在しないのであり、特別の事情のない限り、引用商標に接した取引者、需要者が、取引の実際において、そのような観念、称呼を把握し、それをもって取引に当たることは極めて少ないというべきである。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由（本願商標と引用商標との類否判断の誤り）について(1)　審決は、本願商標と引用商標との類否判断に当たり、「平面商標も立体商標も、ともに視覚を通じて認識されるものであり、それにより両者が類似することがあることは明らかであって、立体商標を特定の方向から観た場合に、その視覚に映る姿と同一又は近似する平面商標が存在するときには、当該立体商標はその平面商標と外観において類似する商標とみるのが相当である」（審決書２頁２６行目～３０行目）とした上で、本願商標につき本願正面外観図をもって引用商標と対比するものである。
ところで、立体商標は、立体的形状又は立体的形状と平面標章との結合により構成されるものであり、見る方向によって視覚に映る姿が異なるという特殊性を有し、実際に使用される場合において、一時にその全体の形状を視認することができないものであるから、これを考案するに際しては、看者がこれを観察する場合に主として視認するであろう一又は二以上の特定の方向（以下「所定方向」という。）を想定し、所定方向からこれを見たときに看者の視覚に映る姿の特徴によって商品又は役務の出所を識別することができるものとすることが通常であると考えられる。そうであれば、立体商標においては、その全体の形状のみならず、所定方向から見たときの看者の視覚に映る外観（印象）が自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たすことになるから、当該所定方向から見たときに視覚に映る姿が特定の平面商標と同一又は近似する場合には、原則として、当該立体商標と当該平面商標との間に外観類似の関係があるというべきであり、また、そのような所定方向が二方向以上ある場合には、いずれの所定方向から見たときの看者の視覚に映る姿にも、それぞれ独立に商品又は役務の出所識別機能が付与されていることになるから、いずれか一方向の所定方向から見たときに視覚に映る姿が特定の平面商標と同一又は近似していればこのような外観類似の関係があるというべきであるが、およそ所定方向には当たらない方向から立体商標を見た場合に看者の視覚に映る姿は、このような外観類似に係る類否判断の要素とはならないものと解するのが相当である。特許庁の商標審査基準が、立体商標の類否判断につき、「立体商標の類否は、・・・次のように判断するものとする。ただし、特定の方向から観た場合に視覚に映る姿が立体商標の特徴を表しているとは認められないときはこの限りでない。(イ)　立体商標は、原則として、それを特定の方向から観た場合に視覚に映る姿を表示する平面商標（近似する場合も含む。）と外観において類似する。」と規定するのは以上の趣旨であると解される。


そして、いずれの方向が所定方向であるかは、当該立体商標の構成態様に基づき、個別的、客観的に判断されるべき事柄であるが、本願商標のように生物等を擬人化して成るものであれば、看者がこれを観察する場合に、人に擬して形成された顔面に正対する方向が当該立体商標の特徴的な部分を視認し得るものとなるから、特段の事情のない限り、所定方向の少なくとも一つに当たるものと解すべきところ、本願商標については、本願正面外観図が、擬人化された蛸の顔面に正対する方向より見た場合に視覚に映る姿であることは明白である。原告は、立体商標を特定の方向から見た場合に、その視覚に映る姿と同一又は近似する平面商標が存在しても、当該立体商標の他の方向から見た場合の非類似性の特徴が、当該特定の方向から見た場合の類似性の特徴を上回るときは、その平面商標と外観において非類似であると解すべきである旨主張するが、その「特定の方向」が前示の所定方向である場合には失当というほかはない。したがって、上記特段の事情に当たる事由を認めるに足りる証拠もない本件において、本願商標につき本願正面外観図をもって引用商標と対比した審決の類否判断の方法には誤りはないというべきである。
(2)　そこで、本願正面外観図と引用商標とを対比する。ア　審決が概略認定するとおり（審決謄本２頁３３行目～３頁１行目）、本願正面外観図と引用商標とは、①擬人化した蛸を表して成るものである点、②当該擬人化した蛸の頭部ないし顔部の形状において、額の中央より向かってやや右側に結び目を有する豆絞りの鉢巻きを締めている点、目を比較的大きく表している点、その視線が向かって右向きになるように黒目が配置されている点、口が向かって右方向に突き出るように表されている点、③足部の形状において、先細りの足が体全体の縦方向の概ね中央部付近から下方に向けて配されている点、④全体形状において、足部全部を地表に付け、当該足部によってそれ以外の体の部分を地表よりも上方に支持して直立しているかのように表されており、足部のうちに手に擬したものがない点において共通することが認められ、審決の「全体は、ともに足で体を支えるように表されている」（審決謄本２頁３９行目～３頁１行目）との認定も、上記④のような全体形状を意味するものと解される。
原告は、先細りの足は、本願商標では頭部下縁より下方に向けて配されているのに対し、引用商標では胴部より下方に向けて配されている旨主張するが、本願正面外観図においても、引用商標においても、そこに表されている擬人化した蛸の体全体の縦方向の概ね中央部付近から下方に向けて足部が配されていること自体は上記のとおりである。また、原告は、足で支えるように表されているものは、本願商標では頭部であるのに対し、引用商標では胴部である旨主張するが、本願正面外観図においても、引用商標においても、足部がそれ以外の体の部分を地表よりも上方に支持していること自体は上記のとおりである（もっとも、原告の上記主張の趣旨とするところは、引用商標における胴部の存在をいうことに帰着するとも解されるが、その点については後に検討する。）。
前示共通点のうち、額の中央より向かってやや右側に結び目を有する豆絞りの鉢巻きを締めている点は、先行商標（甲第６号証）並びに商公平７－７７５１９号公報（甲第９号証）及び商標登録第４２１６９７４号公報（甲第１６号証）に記載された商標に表された擬人化した蛸についても、目を比較的大きく表している点は、上記先行商標並びに商公昭６０－５４８０号公報（甲第２号証）、商公平７－１２００７６号公報（甲第１１号証）、商公平８－１２７３号公報（甲第１２号証）、商公平８－５１８０３号公報（甲第１３号証）、商公平８－８７６７７号公報（甲第１４号証）、商標登録第４０９７２８０号公報（甲第１５号証）及び商標登録第４２１６９７４号公報（甲第１６号証）に記載された商標に表された擬人化した蛸についても、視線が右向きになるように黒目が配置されている点は、上記先行商標及び商公平２－２７３９５号公報（甲第５号証）に記載された商標に表された擬人化した蛸についても、口が右方向に突き出るように表されている点は、上記先行商標及び商公平７－９９３１６号公報（甲第１０号証）に記載された商標に表された擬人化した蛸についても、先細りの足が体全体の縦方向の概ね中央部付近から下方に向けて配されている点は、商公平２－２７３９５号公報（甲第５号証）及び商標登録第４０９７２８０号公報（甲第１５号証）に記載された商標に表された擬人化した蛸についても、それぞれ見られるところであり、これらの点は、それを個々的に見れば必ずしも本願正面外観図と引用商標とに特有のものではない。しかし、全体形状において、足部全部を地表に付け、当該足部によってそれ以外の体の部分を地表よりも上方に支持して直立しているかのように表されており、足部のうちに手に擬したものがない点については、先行商標（甲第６号証）並びに商公昭６０－５４８０号公報（甲第２号証）、商公昭６１－８５２０７号公報（甲第３号証）、商公平１－７０９０１号公報（甲第４号証）、商公平２－２７３９５号公報（甲第５号証）、商公平５－５９８６３号公報（甲第７号証）、商公平５－６４２８７号公報（甲第８号証）、商公平７－７７５１９号公報（甲第９号証）、商公平７－９９３１６号公報（甲第１０号証）、商公平７－１２００７６号公報（甲第１１号証）、商公平８－１２７３号公報（甲第１２号証）、商公平８－５１８０３号公報（甲第１３号証）、商公平８－８７６７７号公報（甲第１４号証）、商標登録第４０９７２８０号公報（甲第１５号証）及び商標登録第４２１６９７４号公報（甲第１６号証）に記載された各商標に見られない点であり、本願正面外観図と引用商標とに特有のものと認められる。


そして、頭部ないし顔部の形状は擬人化した蛸の表情を形成するものであるから、おのずと看者の注意を強く惹くものと認められるところ、当該形状における前示②の共通点は、その各要素それぞれについては本願正面外観図と引用商標とに特有のものであるとはいえないとしても、それらの要素を総合した頭部ないし顔部全体の形状としては、先行商標以外に共通するものはなく、本願正面外観図及び引用商標における擬人化した蛸の表情がよく似通っているとの印象を看者に与えるものと認められる。また、擬人化した蛸の足部の形状及び全体形状も看者の注意を惹くものであることが明らかであるところ、全体形状における前示④の共通点は本願正面外観図及び引用商標に特有のものであって、看者に強い印象を与えるというべきである。
イ　他方、本願正面外観図と引用商標とは、概略原告主張のとおり、<Ａ>引用商標の擬人化した蛸の頭部の下側に、横長長方形の胴部が表されており、足部は当該胴部の中央よりやや上部から下方に描かれているのに対し、本願正面外観図には、このような胴部は存在しない点、<Ｂ>本願正面外観図には、立体商標である本願商標の頭部の周囲が上下方向に細長い複数の構成面を周方向に連ねて成るために、その構成面の接合部によって形成される上下方向の複数の線状部が頭部に表されているのに対し、引用商標にはこのような線状部が存在しない点、<Ｃ>頭部が、本願正面外観図においては鳥卵形に似た楕円の下部を多少直線で切り欠いた形状であるのに対し、引用商標は円の下部を多少直線で切り欠いた形状である点、<Ｄ>各足部の先端が本願正面外観図においては内側に向けられて狭まっているのに対し、引用商標においては外側に向けられて広がっている点において差異が認められる。そこで、まず、前示<Ａ>の差異点についてみるに、引用商標における胴部は、頭部幅の約７８％の幅と、頭部高さの約４４％の高さをもって成る横長長方形のものであり、生物としての蛸には存在せず、また、前示甲第２～第１６号証の各公報に記載された商標に表された擬人化された蛸のいずれにも見られない引用商標特有のものである。しかしながら、生物としての蛸の独特の形状にかんがみ、これを擬人化して表した図形ないし絵柄において、看者の注意を惹きやすい特徴的な部分は、一般に頭部ないし顔部の形状と足部の形状及び全体形状にあると考えられるから、引用商標においても、頭部ないし顔部の形状、足部の形状及び全体形状に向けられる看者の注意やこれらの形状から看者が受ける印象について比較すると、当該胴部に対する注意や印象が乏しくなることは否めないところである。加えて、取引の具体的実情に基づくと、本願商標及び引用商標の各指定商品に係る主たる需要者はいずれも一般の消費者であり、商品の代価もともに比較的低廉であることから、各商標に向けられる需要者の注意力も比較的散漫となるものと考えられる。そうすると、本願正面外観図と引用商標とを対比した場合に、当該胴部の有無に係る前示<Ａ>の差異点から需要者が受ける印象は、前示アの②の頭部ないし顔部の形状における共通点や同④の全体形状における共通点から受ける強い印象をさほど減殺するものではないと認めることができる。
また、前示<Ｂ>の本願正面外観図における線状部は、前示甲第２～第１６号証の各公報に記載された商標に表された擬人化された蛸のいずれにも見られないものであるが、それが、立体商標である本願商標の頭部の周囲が複数の構成面を周方向に連ねて成るために形成されたものであることは上記のとおりであるから、平面商標である前示各公報に記載された商標に見られないことは当然であるのみならず、これに向けられる看者の注意や、これから受ける看者の印象も極めて乏しいものであると認められる。
さらに、本願正面外観図と引用商標との間の前示<Ｃ>の頭部の形状に係る差異点は前示アの②の頭部ないし顔部の形状における共通点に、前示<Ｄ>の足部先端が向けられる方向に係る差異点は前示アの③の足部の形状における共通点及び同④の全体形状における共通点に、それぞれ包摂される程度の細部にわたるものであって、本願正面外観図と引用商標との類否判断に及ぼす影響は微弱なものであると認めて妨げはない。


ウ　以上に検討したところによれば、本願正面外観図と引用商標とは、看者の注意を強く惹く頭部ないし顔部の形状及び全体形状において、前示アの②の共通点及び同④の共通点を有し、これらが看者に強い印象を与えるものと認められるのに対し、前示イの<Ａ>ないし<Ｄ>の差異点は、上記共通点によって看者の受ける印象をさほど減殺するものではなく、上記共通点を捨象するものとは認められないから、本願正面外観図と引用商標とは互いに近似するものというべきであり、そうだとすれば、本願商標と引用商標とは外観において類似するものと認められる。(3)　ところで、先行商標に表された擬人化された蛸が、その頭部ないし顔部全体の形状において、本願正面外観図及び引用商標と同様の共通点を有していることは前示(2)のアのとおりであり、商公平３－３０２６５号公報（甲第６号証）及び弁論の全趣旨によれば、その擬人化された蛸の表情は、本願正面外観図及び引用商標、とりわけ本願正面外観図のものとよく似通っているとの印象を看者に与えること、先行商標が前示引用商標の出願日の前である昭和６３年８月１１日の出願に係る登録商標であって、その指定商品中に引用商標の指定商品と一致又は類似するものがあることが認められるところ、原告は、このような先行商標の存在にもかかわらず、引用商標につき設定登録がされたのは、胴部を含めた引用商標の全体的観察によって先行商標と非類似と判断されたからであり、先行商標と極めて類似する本願商標も引用商標と非類似と判断されるべきである旨主張する。しかしながら、上記商公平３－３０２６５号公報（甲第６号証）によれば、先行商標には、擬人化された蛸のほか、横長長方形の衝立状の物体が表されており、蛸の頭部が当該物体の後方で上辺の上部に位置し、また、８本の足部が当該物体の手前でその上辺から上下辺の中間位置付近にかけて配されていて、擬人化された蛸の全体形状は、当該物体の後方から足部全部を当該物体に掛けてつり下がっているかのように表されていることが認められる。そうすると、先行商標に表されたこのような擬人化された蛸の全体形状は、前示(2)のアのとおり、足部全部を地表に付け、当該足部によってそれ以外の体の部分を地表よりも上方に支持して直立しているかのように表されている引用商標のものの全体形状と顕著に相違しており、したがって、先行商標と引用商標とがともに設定登録されているからといって、頭部ないし顔部の形状のみならず、擬人化された蛸の全体形状においても共通する本願正面外観図と引用商標とが近似しないとする根拠とはなり得ない。また、原告意匠の意匠登録願書（甲第２３号証の１）、拒絶査定謄本（同号証の３）、平成９年審判第３２３４号事件の審決謄本（同号証の５）及び引用意匠の意匠登録願書（同号証の６）によれば、原告意匠の意匠登録出願に対し、原告意匠が引用意匠に類似するとして拒絶査定がされた後、その出願を原査定の理由で拒絶することはできず、他に拒絶すべき理由を発見しないとして原査定を取り消し、原告意匠を登録すべきものとした意匠に係る審決がされたこと、上記引用意匠の意匠登録願書添付の正面図（正面図に対し背面図は同一に表れるとされている。）に表示された図形と引用商標の図形とが極めて類似することが認められる。しかしながら、原告意匠及び引用意匠の意匠に係る物品は「広告塔」ないし「看板」であり、その類否判断は、そのような特殊な商品の需要者である事業主（購入、設置主体）又は取扱業者の平均的な美感を基準としてされるものであるのに対し、本願商標及び引用商標の指定商品はともに比較的低廉な加工食品であり、その類否判断は、そのような指定商品の需要者である広範な範囲の一般消費者の注意力を基準にしてされるものであって、類否判断の基準が全く異なるから、本件審決の類否判断と結論的に食い違う意匠に係る審決がされたからといって、それだけでは本件審決の判断を左右するに足りない。
(4)　原告は、さらに、引用商標につき、胴部の存在により、胴蛸、胴付き蛸又は角胴付き蛸の観念が生じ、「ドウタコ」、「ドウツキタコ」又は「カクドウツキタコ」の称呼をもって取引に当たる場合も少なくないとした上、本願商標は単に蛸の観念が生じ、また「タコ」と称呼されるから、「本願商標と引用商標が称呼及び観念において区別し得るという事情も見出せない」（審決謄本３頁１０行目～１１行目）とした審決の判断が誤りである旨主張する。
しかしながら、胴蛸、胴付き蛸又は角胴付き蛸などという生物が存在しないことはもとより、一般に胴蛸、胴付き蛸又は角胴付き蛸などという概念や用語が存在しないことも明白である。そうであるとすれば、特段の事情が存しない限り、引用商標から胴蛸、胴付き蛸又は角胴付き蛸の観念及び「ドウタコ」、「ドウツキタコ」又は「カクドウツキタコ」の称呼が生ずることはないというべきところ、引用商標に表された擬人化された蛸に胴部があるからといって特段の事情というには足りず、他にこれを認めるべき証拠もない。
したがって、原告の上記主張は採用することができず、引用商標から生ずる観念及び称呼は本願商標と変わりがないというべきであるから、審決の上記判断に誤りはない。
(5)　そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観において類似するものであり、かつ、称呼及び観念において区別し得るものではないから、両者は類似する商標であるというべきであり、また、本願商標に係る指定商品中に引用商標の指定商品と同一又は類似の商品があることは当事者間に争いがないから、本願商標が商標法４条１項１１号に該当するとした審決の判断に誤りはない。２　以上のとおりであるから、原告主張の審決取消事由は理由がなく、他に審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。
よって、原告の請求を棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第１３民事部
裁判長裁判官    　篠　　　原　　　勝　　　美
裁判官    　石　　　原　　　直　　　樹
裁判官　　　宮　　　坂　　　昌　　　利
別紙第１　本願商標
別紙第２　引用商標


平成１５年（行ケ）第５０６号特許取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日　平成１６年１１月１９日
判決
原　　　　　　　告      シャープ株式会社
同訴訟代理人弁理士      小　池　隆　彌
同　　　　　　　　　　　野　河　信太郎
同訴訟復代理人弁理士    伊　藤　寛　之
被　　　　　　　告　　　特許庁長官　　小川　洋
同指定代理人     　　　綿　谷　晶　廣
同                      沼　澤　幸　雄同                      一　色　由美子同                      涌　井　幸　一同                      宮　下　正　之
主文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
特許庁が異議２００３―７０５５０号事件について平成１５年９月３０日にした決定を取り消す。
第２　争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「鍛造成形品およびその製造方法」とする特許第３３２００３７号（平成１１年７月１２日出願，平成１４年６月２１日設定登録，以下「本件特許」という。）の特許権者である。
本件特許につき，平成１５年３月３日，訴外酒井征男から特許異議の申立てがされた（異議２００３―７０５５０号）ところ，特許庁は，同年９月３０日，「特許第３３２００３７号の請求項１ないし４に係る特許を取り消す。」との決定（以下「本件決定」という。）をし，その謄本は，同年１０月２０日，原告に送達された。
２　特許請求の範囲
本件特許に係る明細書（甲２。以下「本件明細書」という。）の請求項１ないし４の記載は，次のとおりである（以下，これらの発明を「本件発明１～４」という。）。
【請求項１】　少なくともリチウムβ相組識を有するリチウム含有量が６～１０．５重量％で残部がマグネシウムからなるマグネシウム合金を１００～２５０℃に熱せられた成形金型に装入して鍛造成形して得られることを特徴とする鍛造成形品。
【請求項２】　少なくともリチウムβ相組識を有するリチウム含有量が６～１０．５重量％で且つ，４重量％以下の亜鉛あるいは６重量％以下のアルミニウムのうち少なくともいずれかを含有する残部がマグネシウムからなるマグネシウム合金を１００～２５０℃に熱せられた成形金型に装入して鍛造成形して得られることを特徴とする鍛造成形品。
【請求項３】　少なくともリチウムβ相組識を有するリチウム含有量が６～１０．５重量％であるマグネシウム合金を１００～２５０℃に熱せられた成形金型に装入して鍛造成形することを特徴とする鍛造成形品の製造方法。【請求項４】　成形金型に装入する前に，前記マグネシウム合金を３００℃以下に予熱することを特徴とする請求項３記載の鍛造成形品の製造方法。
３　本件決定の理由の要旨
本件決定は，次のとおり，本件発明１～４は，「第３５回　宇宙科学技術連合講演会講演集」（平成３年１０月）７０３～７０４頁（甲３。以下「刊行物１」という。），特開平４―１７６８３９号公報（甲４。以下「刊行物２」という。），特開平３―２３６４５２号公報（甲５。以下「刊行物３」という。），特開平７―１８８８２６号公報（甲６。以下「刊行物４」という。）及び特開平６―２７９９０５号公報（甲７。以下「刊行物５」という。）に記載された発明並びに周知の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定に違反して特許されたものであるとした。
(1)　本件発明１について
本件発明１と刊行物１記載の発明とを対比すると，両者は，「少なくともリチウムβ相組識を有するリチウム含有量が６～１０．５重量％で残部がマグネシウムからなるマグネシウム合金を塑性加工して得られる塑性加工成形品。」である点で一致するが，
「マグネシウム合金を成形用素材とする塑性加工が，本件発明１においては，「１００～２５０℃に熱せられた成形金型に装入してなされる鍛造成形」であるのに対し，刊行物１記載の発明においては，そのような鍛造成形について規定されていない点。」で相違する。
以下，この相違点について検討する。


塑性加工の一種として，「成形用素材を成形金型に装入してなされる鍛造成形」は，本件特許の出願前において周知のものであるし，刊行物２には，７－１２％リチウム（ないし約８．５－１０．５％リチウム）等を含有するマグネシウム基合金は，鍛造等によって航空宇宙産業構造部材に成形できる旨が，刊行物４には，マグネシウム合金製素材を鍛造加工する旨が，それぞれ記載されている。また，鍛造成形等の塑性加工において，加工力（ないし変形抵抗）を小さくし加工性を向上するために，加工前に成形用素材を昇温（予熱）したり，成形時間中に金型に素材温度をうばわれ，成形が困難とならないように，成形に用いる金型を昇温状態とすることは，本件特許の出願前において周知のことである（例えば，刊行物３）。そして，刊行物１には，Ｍｇ－８ｍａｓｓ％Ｌｉ合金等について，引張強さは，室温から５７３Ｋ付近までの範囲において，試験温度の上昇に伴い減少し，伸びは，室温から５２３Ｋまでの範囲において，試験温度の上昇に伴い増大することが記載され，また，刊行物５には，Ｍｇ－８．５重量％Ｌｉ合金等について，２５０℃で５mmから０．８mm（減面率８４％）に圧延した旨が記載されており，Ｌｉを８重量％程度含有するマグネシウム合金が１００～２５０℃の範囲内の温度において良好な成形性を示していることを考慮すると，刊行物１記載の発明において，塑性加工として，「成形用素材を成形金型に装入してなされる鍛造成形」を採用し，その際に，加工力（ないし変形抵抗）を小さくし加工性を向上するために，加工前に成形用素材であるマグネシウム合金を１００～２５０℃の範囲内の温度に昇温（予熱）したり，成形時間中に金型に素材温度をうばわれ，成形が困難とならないように，該鍛造成形に用いる成形金型を１００～２５０℃の範囲内の温度に昇温することは，当業者が容易に想到し得たことといえる。
よって，本件発明１は，刊行物１～５に記載された発明及び周知の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものといえる。
(2)　本件発明２について
本件発明２と刊行物１記載の発明とを対比すると，両者は，「少なくともリチウムβ相組識を有するリチウム含有量が８重量％で且つ，１重量％の亜鉛あるいは１若しくは５重量％のアルミニウムのうちいずれかを含有する残部がマグネシウムからなるマグネシウム合金を塑性加工して得られる塑性加工成形品。」である点で一致するが，
「マグネシウム合金を成形用素材とする塑性加工が，本件発明２においては，「１００～２５０℃に熱せられた成形金型に装入してなされる鍛造成形」であるのに対し，刊行物１記載の発明においては，そのような鍛造成形について規定されていない点。」で相違する。
この相違点について検討するに，この相違点で示される発明特定事項は，前記(1)で述べたとおり，当業者が容易に想到し得たといえるから，本件発明２は，本件発明１と同様に，刊行物１～５に記載された発明及び周知の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものといえる。
(3)　本件発明３について
本件発明３と刊行物１記載の発明とを対比すると，両者は，「少なくともリチウムβ相組識を有するリチウム含有量が６～１０．５重量％であるマグネシウム合金を塑性加工することからなる塑性加工成形品の製造方法。」である点で一致するが，
「マグネシウム合金を成形用素材とする塑性加工が，本件発明３においては，「１００～２５０℃に熱せられた成形金型に装入してなされる鍛造成形」であるのに対し，刊行物１記載の発明においては，そのような鍛造成形について規定されていない点。」で相違する。
この相違点について検討するに，この相違点で示される発明特定事項は，前記(1)で述べたとおり，当業者が容易に想到し得たといえるから，本件発明３は，本件発明１と同様に，刊行物１～５に記載された発明及び周知の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものといえる。
(4)　本件発明４について
本件発明４は，本件発明３を引用し，さらに，「成形金型に装入する前に，前記マグネシウム合金を３００℃以下に予熱すること」を限定したものであるが，鍛造成形等の塑性加工において，加工力（ないし変形抵抗）を小さくし加工性を向上するために，加工前に成形用素材を昇温（予熱）することは，前記(1)で述べたとおり，本件特許の出願前において周知のことであるから，本件発明４は，本件発明３と同様に，刊行物１～５に記載された発明及び周知の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものといえる。
(5)　むすび
以上のとおりであるから，本件発明１～４に係る特許は，特許法２９条２項の規定に違反してなされたものであり，平成１５年改正前の同法１１３条２号に該当し，取り消されるべきものである。
第３　原告主張に係る本件決定の取消事由の要点
本件決定は，本件発明１～４と刊行物１記載の発明との相違点についての判断を誤った結果，本件発明１～４についての進歩性の判断を誤り（取消事由１），また，手続違背の瑕疵を有する（取消事由２）ものであり，これらの違法が決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，取り消されるべきである。なお，本件発明１～４と刊行物１記載の発明との一致点及び相違点の認定は争わない。
１　取消事由１（進歩性判断の誤り）
本件決定は，「刊行物１記載の発明において，塑性加工として鍛造成形を採用し，その際に，加工前に成形用素材であるマグネシウム合金を１００～２５０℃の範囲内の温度に昇温（予熱）したり，該鍛造成形に用いる成形金型を１００～２５０℃の範囲内の温度に昇温することは，当業者が容易に想到し得たことといえる。」と判断したが，誤りである。


(1)　リチウム含有マグネシウム合金の温間加工等について本件特許出願時の当業者は，リチウム含有マグネシウム合金については，冷間加工に強く動機付けられており，この合金に温間加工又は熱間加工（以下「温間加工等」という。）を行うことは，技術常識上考えられなかった。ア　本件特許出願時においては，リチウム非含有マグネシウム合金は，昀密六方構造のため加工性が悪く，室温での加工は非常に難しいため，２００℃以上に加熱して加工せざるを得ないこと，及びこのリチウム非含有マグネシウム合金に６重量％以上のリチウムを添加してリチウム含有マグネシウム合金とすると，体心立方晶のβ相が晶出し，冷間加工（室温での加工）性が著しく改善されることは，当業者の技術常識であった（甲８～１６）。なお，リチウム含有量が６～１０．５重量％のマグネシウム合金は，その中に冷間加工性の悪いα相を含有しているものの，リチウム含有量１１重量％以上の合金と比べて，冷間加工性が極端に悪いものではなく，当業者は，リチウム含有マグネシウム合金全体の冷間加工性が高いと認識していた。
イ　上記のとおり，リチウム含有マグネシウム合金は冷間加工性が良好であるため，これに温間加工等を行うという発想は生じない。なぜなら，温間加工等を行うには，加工装置に耐熱性が要求されたり，加熱装置を設ける必要があるため，装置コストが増大すること，及び加熱するための時間が必要になるため，成形品を得るのにより長い時間がかかることという不利益があるからである。リチウムは高価で耐食性が良くないという不利益を有する（甲１０，１７）にもかかわらず，当業者がリチウム含有マグネシウム合金を塑性加工用の材料として選択するのは，リチウム含有マグネシウム合金の冷間加工性が良好であることが主な理由の１つである。
このように，リチウム含有マグネシウム合金の冷間加工性が良好であることを理由に，リチウム含有マグネシウム合金を塑性加工用の材料として選択した当業者は，あえて温間加工等を行うはずがなく，種々の点において利点のある冷間加工に強く動機付けられていた（甲９，１０，１５，１７，１８）。ウ　一般に，アルミニウム合金のプレス加工は，冷間プレス加工により行われ，その加工業者は，冷間プレス専用の加工機を保有していた。そして，マグネシウム合金は，アルミニウム合金の代替材料であると考えられていた（甲１３，１４）ところ，上記のとおり，リチウム非含有マグネシウム合金は，冷間では非常に加工性が悪く，冷間プレスを行うことができなかったため，この合金を用いる限り，従来と同じ加工業者に加工を依頼することができなくなる。そのため，当業者は，冷間加工できるマグネシウム合金を強く欲し，リチウム含有マグネシウム合金の研究・開発を行ってきた（甲１５）。このようなリチウム含有マグネシウム合金の開発経緯に照らせば，当業者は，リチウム含有マグネシウム合金を，冷間加工可能なマグネシウム合金と認識しており，この合金を用いて，温間加工等を行うということは，当業者の技術常識から外れた発想である。
(2)　１００～２５０℃の温度範囲について
本件発明１～４は，当業者の技術常識に反して温間加工等を行ったことのみならず，温間加工等の中でも特に好適な条件を見出した点に特徴がある。従来，リチウム非含有マグネシウム合金の温間加工等においては，２００～３５０℃で鍛造成形を行うことが好ましいと考えられており（甲５），本件発明１～４のように１００～２５０℃という低い温度での鍛造成形は，成形時間中に金型に素材温度を奪われるため，好ましくないと考えられていた。それにもかかわらず，本件発明１～４の発明者は，１００～２５０℃という温度範囲での鍛造成形によって，厚肉成形のみならず，薄肉成形，偏肉成形でも好ましい成形性を得ることができることを見出し，本件発明１～４の完成に至った。本件決定で引用されたいずれの刊行物にも，リチウム含有マグネシウム合金について温間加工を行う場合に，従来，常識であると考えられていた温度範囲よりも，低い温度範囲で加工を行うことが好ましいということは示唆されていない（後記(3)も参照）。
(3)　引用例の技術内容について
本件決定は，「刊行物１には，Ｍｇ－８mass％Ｌｉ合金等について，引張強さは，室温から５７３Ｋ付近までの範囲において，試験温度の上昇に伴い減少し，伸びは，室温から５２３Ｋまでの範囲において，試験温度の上昇に伴い増大することが記載され，また，刊行物５には，Ｍｇ－８．５重量％Ｌｉ合金等について，２５０℃で５ｍｍから０．８ｍｍ（減面率８４％）に圧延した旨が記載されており，Ｌｉを８重量％程度含有するマグネシウム合金が１００～２５０℃の範囲内の温度において良好な成形性を示している」と認定したが，誤りである。
ア　刊行物１について
(ア)　刊行物１記載の実験（図３，４）については，「この合金の引張試験後の破断面は超塑性現象特有の大きな空洞を有しており」との記載（７０４頁１２～１３行）から，超塑性現象が発現する程度の歪み速度で実験が行われたことが推測される。超塑性が発現する条件の外的因子としては，「材料の融点（絶対温度）の半分以上の温度と比較的ゆっくりした１０－４ｓ－１程度の歪み速度とである。」（甲１９の「超塑性発現条件」の項）と説明されている。一方，鍛造は，一般に，これよりもはるかに大きい歪み速度の下で行われ，「たとえば，圧延や伸線工程では毎分２０００から５０００ｍの速度に達し，冷間鍛造やプレス加工では毎分数百個の生産速度も珍しくはない。これらはひずみ速度で表せば１０～１０２ｓ－１となる。」（甲２０）と説明されている。すなわち，鍛造は，刊行物１記載の実験の条件よりも歪み速度が１万～１０万倍も大きい条件で行われるものである。本件発明１～４は，このような大きな歪み速度の下で行われる鍛造のみを対象とするものではないものの，本件発明１～４の対象とする鍛造は，刊行物１記載の実験の条件よりも歪み速度が少なくとも１００倍以上大きい条件で行われるということはできる。このように，刊行物１の図３，４のグラフは，ひずみ速度が非常に小さいときの合金の特性を示しているにすぎず，それよりもひずみ速度が１００倍以上も大きい本件発明１～４における鍛造成形性について，何ら示唆を与えるものではない。
(イ)　刊行物１の図３，４のグラフに示されているのは，試験温度の上昇に伴う引張強さ及び伸びの変化であり，合金に引張応力を加えたときの合金の特性を示しているにすぎない。一方，鍛造とは，合金に圧縮応力を加えることによる加工であるから，引張応力を加えることによる加工とは，応力を加える方向が正反対である。


上記グラフを容易性の根拠とするには，試験温度の上昇に伴う合金の引張強さ及び伸びの変化の態様と，試験温度の上昇に伴う合金の鍛造成形性変化の態様との間に強い相関関係があることを示す必要があるが，そのような相関関係は，本件決定で引用されたいずれの刊行物にも記載がなく，当業者の技術常識でもない。
例えば，甲１７の２８８頁の図９は，マグネシウム合金の「リチウム含有量による引張伸びの変化と，冷間圧延で割れの生じるまでの加工度の増大とを示し」たグラフであるが，該グラフによると，引張伸びの変化と加工度とは一部で相関している領域があるものの，リチウム含有量が概ね８％を超える領域では，両者は反対の傾向を示している。このように，合金の引張伸びと加工度は，それぞれ異なる特性であり，両者が常に強い相関を有しているとはいえない。このことは，試験温度の上昇に伴う合金の引張強さ及び伸びの変化の態様と，試験温度の上昇に伴う合金の鍛造成形性変化の態様とに強い相関があるとはいえないことを間接的ながら支持するものである。
このように，刊行物１の図３，４のグラフは，引張試験の結果を示すにすぎず，それと応力を加える方向が逆である本件発明１～４における鍛造成形性について，何ら示唆を与えるものではない。
イ　刊行物５について
刊行物５の「２５０℃で５ｍｍから０．８ｍｍに圧延して引張試験片を作成し」（３頁右段７－８行）という記載は，圧延を行った結果を示しているにすぎず，鍛造成形についての示唆はない。
また，リチウム含有マグネシウム合金において，１回の圧延工程による圧下率は，昀大でも４０％程度であり，８０％を超えるような高い圧下率は，複数回の圧延工程によって達成されるということが，本件発明１～４の出願時における当業者の技術常識であった（甲８～１１，甲２２，２３）から，刊行物５における上記圧延は，複数回の圧延工程で行われたものと考えられる。そうすると，刊行物５の記載には，「２５０℃で圧延すると，１回の圧延でどの程度の減面率が達成できるか」についての情報が全く含まれていないことになるから，刊行物５の記載は，良好な成形性を示すものとはいえない。
このように，刊行物５の上記記載は，本件発明１～４における鍛造成形性について，何ら示唆を与えるものではない。
２　取消事由２（手続違背）
本件決定では，刊行物５の「２５０℃で５ｍｍから０．８ｍｍに圧延して引張試験片を作成し」という記載が，リチウム含有マグネシウム合金の１００～２５０℃における良好な成形性を示すものとして，判断の重要な根拠とされている。本件決定に係る異議手続でなされた取消理由通知（甲２５。以下「本件取消理由通知」という。）においては，刊行物５についての引用は，「仮に「Ｃａ」を限定する場合には，下記刊行物５には，リチウム６重量％超１０．５重量％未満，カルシウム０．３～３重量％，所望により更に４重量％以下のアルミニウム，４重量％以下の亜鉛等を含むマグネシウム超塑性合金において，カルシウム０．３～３重量％カルシウムは凝固組織を微細化すること，歪み速度の速い領域でも超塑性が発現され，伸びが大きく，室温での強度が向上すること，リチウム６重量％超１０．５重量％未満の範囲から外れるとＨＣＰ単相ないしＢＣＣ単相となることなどが…記載されている。」というものであって，本件決定での引用個所とは全く異なる。同一の刊行物であっても，引用する個所，内容が異なれば，異なる証拠となると解すべきである。なぜなら，単一の刊行物中にも，通常，複数の技術的事項が含まれており，取消理由がどの技術的事項を引用して構成されているのか特定されなければ，特許権者は，取消理由通知に対して適切な反論を行うことができず，平成１５年改正前の特許法１２０条の４第１項の趣旨が没却されることになるからである。
本件決定は，刊行物５のうち，本件取消理由通知において引用した個所とは全く異なる個所を新たな証拠とすることにより，新たな取消理由を構成し，特許権者に反論の機会を与えることなくされたものである。したがって，本件決定には，平成１５年改正前の特許法１２０条の４第１項所定の手続違背があり，この手続上の瑕疵は，決定の結論に重大な影響を与えるものである。すなわち，本件決定が具体的に引用した刊行物５の記載について，特許権者に弁論の機会を与え，特許権者の保有する技術常識を参酌して解釈がなされれば，決定の結論が異なったものとなった可能性があるからである。
第４　被告の反論の要点
本件決定の判断に誤りはなく，原告の主張する本件決定の取消事由には理由がない。
１　取消事由１（進歩性判断の誤り）について
(1)　リチウム含有マグネシウム合金の温間加工等についてア　リチウム６％以上の含有により，マグネシウム合金の冷間加工性が改善されることは，原告主張のとおりであるが，冷間加工性の程度が「著しく」改善されると当業者に認識されていたマグネシウム合金は，その結晶構造がβ相単相に変化したものであり，リチウム含有量でいえば１１％以上（ないし１０．５％以上）の範囲のマグネシウム合金である（甲９～１４，１７）。したがって，本件発明１～４のように，リチウム含有量が６～１０．５％で，α相とβ相が共存するマグネシウム合金については，リチウムの含有量が１１％以上でβ相単相のマグネシウム合金ほど優れた冷間加工性を有してはいないと，当業者に認識されていた。
イ　上記認識によれば，当業者が，β相単相のマグネシウム合金と同じように本件発明１～４のマグネシウム合金を冷間加工しようと発想するはずがなく，むしろ，冷間で加工しにくい合金に通常採用されている周知の温間加工又は熱間加工を施そうと発想する方が自然の成り行きである。
なお，冷間鍛造は，大きな加工圧力や強大な加工装置を必要とすることや，金型の破壊や摩耗を生じやすいという短所を有するため，形状が複雑で精密な部品を鍛造で成形しようとする場合には，その冷間鍛造性の優劣等を勘案して，比較的鍛造のし易い温間鍛造の方を選択することは，周知・慣用のことである。そうであれば，素材の加工方法として，冷間鍛造，温間鍛造，熱間鍛造のいずれを選択するかは，その素材の性質とそれぞれの鍛造の長所，短所を勘案して設計的に決定されるものにすぎない。
ウ　アルミニウム合金について，冷間加工のみならず，加熱を伴う熱間鍛造も行われていることは，本件出願前において周知である（乙７）から，その代替材料である本件発明１～４のリチウム含有マグネシウム合金についても，同様に，温間加工等を採用することは，当業者であれば普通に発想することである。
(2)　１００～２５０℃の温度範囲について


本件発明１～４の規定する「１００～２５０℃」の温度範囲は，いわゆる温間（熱間と冷間の中間の温度範囲）を意味するだけの周知の温度範囲であり，刊行物１にも記載されている。仮に，上記温度範囲に臨界的な意義があるとしても，温間鍛造自体が周知事項である以上，当業者は，この臨界的意義とは無関係に，極めて容易に上記温度を設定することができたというべきである。
(3)　引用刊行物の技術内容について
ア　刊行物１について
(ア)　刊行物１の図３のグラフには，室温から５７３Ｋ（約３００℃）付近までの範囲において，Ｌｉを８重量％程度含有するマグネシウム合金の引張強さが試験温度の上昇に伴い大幅に減少することが示されており，図４のグラフには，室温から５２３Ｋ（約２５０℃）までの範囲において，Ｌｉを８重量％程度含有するマグネシウム合金の伸びが試験温度の上昇に伴い大幅に増大することが示されている。
刊行物１記載の実験は，ひずみ速度が小さい条件のものではあるが，同実験に比べてひずみ速度が大きい鍛造加工において，変形抵抗がある程度大きくなることや，ひずみ速度が大きいという変形能を小さくする条件と，圧縮状態に近いという変形能を大きくする条件とが重なって，変形能が少なくともそれ程小さくならないことは，予測し得る範囲内の事項であるといえる。そして，刊行物１の図２に関する記載から，鍛造加工と同程度のひずみ速度である圧延加工によって，リチウム含有量が８重量％のマグネシウム合金を室温でも８０％近傍の厚さまで減面加工することができたことが明らかである。そうであれば，刊行物１記載の実験は，ひずみ速度にかかわらず，「Ｌｉを８重量％程度含有するマグネシウム合金が１００～２５０℃の範囲内の温度において良好な成形性を示している」ことを示すものといえるから，刊行物１記載の実験が鍛造とひずみ速度が大きく異なり鍛造成形性について何ら示唆を与えない旨の原告の主張は，失当である。
(イ)　金属の塑性加工における変形抵抗及び変形能の測定法には，引張試験法，圧縮試験法などがあり，鍛造加工，すなわち圧縮を伴う加工における所定の材料の変形抵抗及び変形能に関しても，その材料の成形性の評価を引張試験法で測定された変形抵抗及び変形能のデータを用いて行うことは，周知・慣用のことである。
そして，引張試験法で測定された変形能は，引張応力の応力状態という過酷な条件下での変形能であるから，引張試験法で得られたデータが良好な変形能を示す結果であれば，この結果から，より緩やかな条件下の圧縮加工や鍛造加工の場合にはその変形能がより良好であることは容易に予測することができる。本件明細書においても，引張試験によって本件発明１～４のマグネシウム合金の塑性加工性（鍛造加工性）の優劣を確認している（段落【0051】～【0053】）から，本件明細書の記載も，引張試験のデータが圧縮加工と密接に関連していることを裏付けている。
したがって，刊行物１記載の引張試験の結果は，応力を加える方向が逆である鍛造成形性について何ら示唆を与えない旨の原告の主張は，失当である。
イ　刊行物５について
圧延と鍛造は，圧縮力の方向及びひずみ速度が同様であるから，圧延成形性が良好であれば，鍛造成形性も良好であることは容易に予測できたことである。
また，「応力－ひずみ曲線」によれば，素材に何回か圧延を繰り返したとしても，圧延の間に焼きなまし等素材に何らかの処理がなされない限り，昀初の応力－ひずみ曲線の延長上を辿ることになるから，基本的には，塑性変形（圧延）途中において圧延を繰り返すことによって得られた減面率は，１回の圧延によって得られた減面率とさほど差異が生じるものではない。そして，昀終減面率が良好であれば，成形性（変形能）が良好であると判断することができる（甲８～１０）。したがって，減面率が大きな値であれば，その値が１回の圧延で得られたものであるか否かに関係なく，その値によって成形性（変形能）の良否を評価することができるから，本件決定が刊行物５の減面率の値から成形性を認定したことは相当である。
２　取消事由２（手続違背）について
本件取消理由通知には，本件発明１～４の組成について「Ｃａ」を限定しない場合においても，本件発明１～４の容易想到性の基礎となる引用例として刊行物５が明確に加えられている。そして，刊行物５はわずか４頁の文献にすぎないから，取消理由に引用例として加えられている以上，これについて反論する機会は十分に保障されているといえる。
また，本件取消理由通知では，「刊行物５に，本件発明１～４と組成が重複するマグネシウム合金が記載されている」旨も指摘されており，刊行物５記載の発明が，加工用マグネシウム合金に関するものであることからすると，「刊行物５には，本件発明１～４と組成が重複するマグネシウム合金の成形加工が記載されている」旨も事実上指摘されているといえる。
さらに，本件決定において，刊行物５に，Ｍｇ－８．５重量％Ｌｉ合金等について，２５０℃で５ｍｍから０．８ｍｍ（減面率８４％）に圧延した旨が記載されていることを指摘したのは，取消理由通知に対する原告の反論に対応してなされたものであるところ，そのような反論に当たっては，原告は刊行物５の内容を当然確認しているはずであるから，刊行物５の上記記載を本件決定の理由の一部に採用しても，不意打ちには当たらない。
したがって，本件決定には原告が主張するような手続上の瑕疵は存在しない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（進歩性判断の誤り）について
原告は，本件決定の「刊行物１記載の発明において，塑性加工として鍛造成形を採用し，その際に，加工前に成形用素材であるマグネシウム合金を１００～２５０℃の範囲内の温度に昇温（予熱）したり，該鍛造成形に用いる成形金型を１００～２５０℃の範囲内の温度に昇温することは，当業者が容易に想到し得たことといえる。」との判断は，誤りである旨主張する。そこで，以下，この主張の当否について検討する。
(1)　リチウム含有マグネシウム合金の温間加工等について原告は，「本件特許出願時の当業者は，リチウム含有マグネシウム合金については，冷間加工に強く動機付けられており，この合金に温間加工等を行うことは，技術常識上考えられなかった。」旨主張する。


ア　本件特許出願当時の公知文献には，次のような記載がある。①「Ｍｇ－ＬｉおよびＭｇ－Ｌｉ－Ｚｒ系合金の軟化および再結晶挙動」藤谷渉ほか（軽金属学会発行「軽金属(1996)vol.46,No.1」所収）（甲８）「マグネシウム系合金は軽量かつ高比強度合金として注目されているが，ｈｃｐ構造に由来する強い結晶塑性異方性のため，その加工性に難点がある。この加工性改善の一方策として，例えばＭｇに大量のＬｉを添加し，ｈｃｐ構造のα相中に加工性に富むｂｃｃ構造のβ相を共存させると，室温で圧延加工も可能となるほど変形能は改善される。」（３頁）
②「Ｍｇ－Ｌｉ－ＡｌおよびＭｇ－Ｌｉ－Ｚｎ三元合金の加工性，熱処理特性および機械的性質」八太秀周ほか（軽金属学会発行「軽金属(1995)vol.45,No.12」所収）（甲９）「実用金属中で昀も軽量なマグネシウムに，水の約半分の比重しかないリチウムを添加すれば，従来のマグネシウム合金より軽量で，比強度の高い合金を得られる可能性がある。しかも，マグネシウムへリチウムを約１１mass％以上添加すると，昀密六方構造のマグネシウム固溶体（α相）から体心立方構造のリチウム固溶体（β相）へ変化し，冷間加工性が大幅に向上する。」（７０２頁）③「Ｍｇ－Ｌｉ－Ａｌ合金の時効硬化および機械的性質」松澤和夫ほか（軽金属学会発行「軽金属(1989)vol.39,No.1」所収）（甲１０）「Ｍｇ－Ｌｉ系合金の開発における昀大の魅力は，従来のマグネシウム合金と比較して低密度を有しており，加工性が良好なことにある。たとえば，１６％Ｌｉ二元合金の密度は約１．３×１０３ｋｇ／ｍ３であり，現在活発に研究の行われているＡｌ－Ｌｉ系合金の約２分の１でしかない。一方，マグネシウムは本来その結晶構造が稠密六方晶であるため冷間加工性に劣るが，Ｌｉを１１％以上添加して体心立方晶に変えることにより冷間加工性の飛躍的向上が可能である。…しかし，その後のＭｇ－Ｌｉ合金に関する研究は，…他の軽量化を目的とする合金系と比較するときわめて少ない。このことは，リチウムが高価格であることに加えて耐食性が良好ではないとの認識が要因になっていると考えられる。」（４５頁）④「Ｍｇ－Ｌｉ系２元合金の引張特性に及ぼす添加元素の影響」井上誠ほか（軽金属学会発行「軽金属(1992)vol.42,No.2」所収）（甲１１）「Ｍｇ－Ｌｉ系合金はきわめて低密度であり，実用合金であるＬＡ１４１Ａ（Ｍｇ－１４mass％Ｌｉ－１mass％Ａｌ）合金の密度は，１．３５Ｍｇ／ｍ３である。また，ＭｇにＬｉを６mass％以上添加することにより，体心立方晶のβ相が現れる。さらにＬｉを１１mass％以上添加することにより，結晶構造を体心立方晶の単相に変えることができ，昀密六方晶のＭｇの冷間加工性を改善することが可能である。規格化されたＭｇ－Ｌｉ系合金は主として（α＋β）相合金およびβ相合金に第３元素を添加した合金であり，２元合金に比べすぐれた機械的特性が報告されている。本研究では，低密度で冷間圧延性が改善された８mass％Ｌｉを含む２元合金（α＋β相，以下合金Ａと記載する）および１３mass％Ｌｉを含む２元合金（β相，以下合金Ｂと記載する）に，４種類の添加元素(Ａｌ，Ｃｕ，Ｚｎ，Ａｇ）を第３の合金元素としてそれぞれ所定の量添加し，得られた各々の合金について試験温度を２９３～６２３Ｋの範囲に選び，引張特性と試験温度との関係から，合金元素添加の効果について検討した。」（６７頁）
「合金の溶製は…。…得られた鋳塊は…形状へ面削した。圧延は昀終圧下率約９５％まで４７３Ｋで温間圧延を行い，厚さ約２ｍｍの板材とした。」
（６８頁）
⑤「マグネシウム合金」小島陽ほか（株式会社アグネ発行「金属１９９３年１０月号」所収）（甲１３）
「結晶構造は昀密六方構造で，すべり系は底面すべりが一番起こりやすく，柱面すべりや錘面すべりは高温にならないと活動しにくいため，室温での塑性加工がやや難しいという欠点がある。しかし，３００℃程度では，…延性が急に増し，熱間圧延や熱間押出しなどの加工性はアルミニウムに劣らない。」（１９頁）
「マグネシウムに，比重０．５３のリチウムを６mass％以上添加すると，密度の低下に加え，体心立方構造のリチウム固溶体（β相）が晶出し，１１mass％以上添加するとβ単相組織となり，冷間圧延性が改善される。」（２３頁）⑥「マグネシウム工業における加工技術と製品開発の現状」佐藤英一郎（軽金属出版株式会社発行「アルトピア１９８７年５月号」所収）（甲１４）「マグネシウムおよびすべてのマグネシウム合金の結晶構造が稠密六方晶系である。この稠密六方晶の金属は塑性変形が困難であり熱間加工に依存している。マグネシウムにリチウムを１２％以上添加すると結晶構造は鉄と同じ体心立方格子系と変り常温においても塑性変形ができるようになる。」（１３頁）
⑦特開平９－４１０６６号公報（甲１５）
「【発明が解決しようとする課題】本発明は，…冷間での曲げ・絞り等のプレス加工性を付与した冷間プレス加工可能なマグネシウム合金を提供することを目的とする。」
「【課題を解決するための手段】…本発明はリチウム６～１６重量％，残部がマグネシウムと不可避不純物からなることを特徴とする冷間プレス可能なマグネシウム合金にある。」
「【発明の実施の形態】…リチウム含有量はＨＣＰ相（α相）とＢＣＣ相(β相）の共晶となる６重量％以上で著しく冷間での加工性が改善する。」⑧特開平７－２６８５３５号公報（甲１６）


「【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】マグネシウム合金は比重が１．７４と，構造用金属材料の中では昀も軽く，２００℃以上での加工性もアルミニウム合金に匹敵する。しかし，２００℃未満では昀密六方格子という結晶構造であるため，加工性が悪く，室温で塑性加工を施すと，全面割れなどが生じる。…マグネシウムにリチウムを６重量％以上添加すると，体心立方晶の相が晶出するようになり，室温での加工性は飛躍的に向上する。約１２重量％以上リチウムを添加すると，結晶構造はすべて体心立方晶となり，加工性は更に改善され，アルミニウム合金の加工性をも上回るようになり，従来開発されている合金の中で昀も比重が小さい。」
⑨「Ｍｇ－ＬｉおよびＭｇ－Ｚｒ－Ｌｉ合金の冷間加工性」堀茂徳ほか（軽金属学会発行「軽金属(1990)vol.40,No.4」所収）（甲１７）「マグネシウムは高純度化すると加工性が改善されることが知られているが，現状ではなお充分な域に達したとはいえない。マグネシウムに１０．５％以上のリチウム添加により，結晶構造が体心立方晶のβ単相となるので，加工性が著しく良くなることが指摘され，これについて研究報告も多い。しかしリチウムは高価で，かつマグネシウムに多量添加すると合金の大気中での安定性に問題を生じる。」（２８５頁）
⑩刊行物１
「マグネシウムは結晶構造が六方晶であるため加工性が悪いが，これにリチウムが約６ｍａｓｓ％添加されると立方晶のβ相が現れ，さらに約１１ｍａｓｓ％以上ではβ単相となる。そのためＬｉ含有量の増加に伴い，加工性は著しく改善され，図２に示すようにリチウム含有量が増えるにつれて，冷間圧延限界が大きくなる。」（７０３頁）
イ　これらの記載によれば，マグネシウムにリチウムを添加していく場合，①リチウム添加量が６重量％未満においては，結晶構造が昀密(稠密）六方格子晶（ｈｃｐ構造）（α単相）であり，冷間加工性がほとんどなく，熱間加工に依存すること，②リチウムを約６重量％添加した辺りから，体心立方晶（ｂｃｃ構造）であるβ相の晶出が始まり（α＋β相），冷間における塑性加工性が改善されること，③リチウム添加量の増大と共にβ相の割合が増え，冷間における塑性加工性が改善されていくこと，④リチウム添加量が約１１ないし１２重量％以上で，すべて体心立方晶構造（β単相）となり，それ以下のα＋β相であったものよりも一層冷間における塑性加工性が改善されることが，本件特許の出願時点以前から周知であったことが認められる。
ウ　一方，金属（合金も含む。）材料は，析出硬化性材料など特殊なものを除いて，同一材料であれば，一般的には加工温度が高いほど，変形抵抗が小さくなり，変形能が向上すること（換言すれば塑性加工性が向上すること）は，技術常識というべきである。
また，前記アの「このことは，リチウムが高価格であることに加えて耐食性が良好ではないとの認識が要因となっていると考えられる。」（甲１０）との記載や，「リチウムは高価で，かつマグネシウムに多量添加すると合金の大気中での安定性に問題を生じる。」（甲１７）との記載によれば，本件特許出願当時，リチウムを添加したマグネシウム合金材料の場合，リチウム添加量の増大に伴って耐食性や大気中での安定性に問題を生じることも，周知であったと認められる。エ　以上の事情を総合すると，マグネシウム合金にリチウムを添加して，冷間における塑性加工性を改善するに際して，添加量を低め（６～１０．５重量％）に抑えて耐食性の劣化等の虞を小さくしつつ，添加量を抑えたことで不足する塑性加工性を補うものとして，加工温度を高めとする（換言すれば，冷間加工に換えて温間加工等を採用する）ことは，当業者であれば容易に想到し得ることというべきである。
オ(ア)　これに対し，原告は，「リチウム含有量が６～１０．５重量％のマグ　ネシウム合金は，その中に冷間加工性の悪いα相を含有しているものの，リチウム含有量１１重量％以上の合金と比べて，冷間加工性が極端に悪いものではなく，当業者は，リチウム含有マグネシウム合金全体の冷間加工性が高いと認識していた。」旨主張する。
しかしながら，上記アの「マグネシウムにリチウムを６重量％以上添加すると，体心立方晶の相が晶出するようになり，室温での加工性は飛躍的に向上する。約１２重量％以上リチウムを添加すると，結晶構造はすべて体心立方晶となり，加工性は更に改善され」（甲１６），「マグネシウム…にリチウムが約６ｍａｓｓ％添加されると立方晶のβ相が現れ，さらに約１１ｍａｓｓ％以上ではβ単相となる。そのためＬｉ含有量の増加に伴い，加工性は著しく改善され，…リチウム含有量が増えるにつれて，冷間圧延限界が大きくなる。」（刊行物１）との記載によれば，本件特許出願当時，約１１ないし１２重量％未満のリチウムを含み，α＋β相（昀密六方晶＋体心立方晶）からなるマグネシウム合金が，約１１ないし１２重量％以上リチウムを含み，１００％β相（体心立方晶）からなるマグネシウム合金に比べて，加工性が劣ることは周知であったと認められる。そして，リチウム含有量が約６重量％を超えて，漸く，塑性加工性に劣るα相中に加工性に優れたβ相が晶出し始めることを考慮すると，当業者であれば，リチウム含有量が約６重量％を超えた近傍においては，そのリチウム含有マグネシウム合金の冷間加工性が極めて高いとは到底いえないことを当然理解することができるというべきである。これらの事情によれば，「当業者が，リチウム含有マグネシウム合金の冷間加工性が高いと認識していた」ということはできず，原告の上記主張は，理由がない。(イ)　また，原告は，「温間加工等には様々な不利益があるため，冷間加工性が良好なリチウム含有マグネシウム合金を材料として選択した当業者は，あえて温間加工等を行うはずがなく，種々の点において利点のある冷間加工に強く動機付けられていた」旨主張する。
しかしながら，上記(ア)認定のとおり，リチウム含有マグネシウム合金全体（編注：「全体」の上に上点あり）の冷間加工性が良好であるとはいえないばかりでなく，冷間加工に比較して，より高温での成形を行う温間加工等は，材料が同一であれば変形抵抗が小さくなることから，金型等の加工工具に付加すべき加工力もより小さくて済み，金型の破壊や摩耗が生じにくいものであって，現に，温間加工等が多数実用化されていることはいうまでもないから，これらの事情によれば，冷間加工と温間加工等とを比較して，一概に温間加工等が劣るものであるということはできない。したがって，原告の上記主張は，その前提を欠き，理由がない。


(ウ)　さらに，原告は，「アルミニウム合金のプレス加工は一般に冷間加工で行われており，また，マグネシウム合金はアルミニウム合金の代替材料と考えられていたため，冷間加工が可能なマグネシウム合金を求めて，リチウム含有マグネシウム合金が開発されたという経緯に照らせば，当業者は，リチウム含有マグネシウム合金を，冷間加工可能なマグネシウム合金と認識しており，この合金を用いて，温間加工等を行うということは，当業者の技術常識から外れた発想である。」旨主張する。
原告の指摘するように，特開平９－４１０６６号公報（甲１５）には，「【従来の技術】…マグネシウム圧延材については…室温での塑性加工性に乏しく，…プレス加工は，３００℃程度の高温に加熱しなければできない。マグネシウム圧延材と競合する鉄材やアルミニウム材のプレス加工は加熱を施さずに行なうのが一般的で，従ってプレス加工業者は素材を加熱する設備を有していないことが多い。すなわち，マグネシウム圧延材の常温での塑性加工性の欠如がマグネシウム圧延材の普及を妨げてきた。」との記載がある。しかしながら，アルミニウム加工についての解説書であると認められる「アルミニウム金属加工学入門」（Ｄ．Ａｌｔｅｎｐｏｈｌ著，昭和４６年１１月１５日，（社）軽金属協会発行）（乙７）には，「アルミニウム展伸用材の場合には，ほとんどが３５０～５３０℃の温度で熱間加工を行なう。」（１０１頁）との記載があるから，上記甲１５の記載のみからでは，「アルミニウム合金のプレス加工は一般に冷間加工で行われていた」との事実を認めるに足りない。したがって，原告の上記主張は，その前提を欠き，理由がない。
また，前記イ，ウのとおり，本件特許出願当時，①リチウムを添加したマグネシウム合金材料において，約６重量％のリチウムの添加により冷間における塑性加工性が改善され，約１２重量％以上の添加により一層冷間における塑性加工性が改善されること，②リチウム添加量の増大に伴って耐食性や大気中での安定性に問題を生じること，及び③金属材料は，一般的に，加工温度が高いほど，塑性加工性が向上することが，周知技術ないし技術常識であった以上，仮に，冷間加工が可能なマグネシウム合金を求めて，リチウム含有マグネシウム合金が開発されたという経緯があったとしても，リチウム含有マグネシウム合金において，リチウム添加量の増大に伴う弊害を防止する観点から，その添加量を抑えるために温間加工等を採用することは，当業者であれば容易に想到し得ることというべきである。したがって，この点からも，原告の上記主張は理由がない。
(2)　１００～２５０℃の温度範囲について
原告は，「従来，リチウム非含有マグネシウム合金の温間加工等においては，２００～３５０℃で鍛造成形を行うことが好ましいと考えられていたにもかかわらず，本件発明１～４は，１００～２５０℃という温度範囲を採用したものであり，この点も，本件発明１～４の特徴である。」旨主張する。しかしながら，前記(1)イのとおり，マグネシウムにリチウムを添加していく場合，①リチウム添加量が６重量％未満においては，結晶構造が昀密六方格子晶（ｈｃｐ構造）（α単相）であり，冷間加工性がほとんどなく，熱間加工に依存すること，②リチウムを約６重量％添加した辺りから，体心立方晶（ｂｃｃ構造）であるβ相の晶出が始まり（α＋β相），冷間における塑性加工性が改善されること，③リチウム添加量の増大と共にβ相の割合が増え，冷間における塑性加工性が改善されていくこと，④リチウム添加量が約１１ないし１２重量％以上で，すべて体心立方晶構造（β単相）となり，それ以下のα＋β相であったものよりも一層冷間における塑性加工性が改善されることは，本件特許の出願時点以前から周知の事項である。
また，前記(1)ウのとおり，金属（合金も含む。）材料は，析出硬化性材料など特殊なものを除いて，同一材料であれば，一般的には加工温度が高いほど，変形抵抗が小さくなり，また変形能が向上すること（換言すれば塑性加工性が向上すること）も，技術常識である。
これらの事情によれば，本件発明１～４の規定する「６～１０．５重量％リチウム含有マグネシウム合金材料」について温間加工等を採用する（前記(1)エのとおり）に際して，冷間加工性に優れたβ相が少ない領域（リチウム含有量が比較的少ない領域）では，不足する冷間加工性を補完する目的で加工温度を上げ，β相がより多く冷間加工性がより充足される領域（リチウム含有量が比較的多い領域）では，加工温度の上げ幅を小さく設定する程度のことは，当業者であれば適宜なし得る設計事項であると認められるから，その結果として１００～２５０℃の温度範囲を設定することには，何らの困難性も見出せない。
仮に，従来，リチウム非含有マグネシウム合金の温間加工等において，２００～３５０℃の温度範囲が好ましいと考えられていたとしても，上記のとおり，本件発明１～４の規定する「６～１０．５重量％リチウム含有マグネシウム合金材料」がリチウム非含有マグネシウム合金に比較すれば冷間加工性が改善されたものであることが周知である以上，「６～１０．５重量％リチウム含有マグネシウム合金材料」については，従来，リチウム非含有マグネシウム合金の温間加工等において好ましいとされていた温度範囲よりも，加工温度の上げ幅を小さく設定すれば十分であることは，当業者であれば，当然理解することである。したがって，原告の上記主張は理由がない。（なお，本件発明１～４における１００～２５０℃という温度範囲の数値の限定が，その数値範囲内で異質なあるいは際立って優れた効果を奏するといういわゆる臨界的意義を有すると解される記載は，本件明細書にはない。）
(3)　引用例の技術内容について
原告は，「本件決定が，刊行物１及び５に，Ｌｉを８重量％程度含有するマグネシウム合金が１００～２５０℃の範囲内の温度において良好な成形性を示すことが記載されていると認定したのは，誤りである。」旨主張する。
ア　刊行物１について
原告は，「刊行物１の図３，４のグラフは，ひずみ速度が非常に小さいときの合金の特性を示したにすぎず，また，引張応力を与えたときの合金の特性を示したものにすぎないから，ひずみ速度が１００倍以上も大きく，また，応力を加える方向が逆である本件発明１～４における鍛造成形性について，何ら示唆を与えるものではない。」旨主張する。


(ア)　まず，ひずみ速度の点について検討する。刊行物１には，「本研究では，Ｍｇ－Ｌｉ合金に付加的な特性を与えるため，種々の第三元素を添加し，それらの合金系の加工性，機械的特性等を総合的に評価したので，その結果について報告する。」，「Ｌｉ含有量の増加に伴い，加工性は著しく改善され，図２に示すようにリチウム含有量が増えるにつれて，冷間圧延限界が大きくなる。本研究では，Ｍｇ－Ｌｉ合金の中で比較的強度が高く，しかも加工性の良好なＭｇ－８mass％Ｌｉ合金に付加的な特性を与えるため，種々の第三元素（Ａｌ，Ｃｕ，Ｚｎ，Ａｇ，Ｎｄ）を添加し，機械的特性等を調査した。」と記載され，これらの記載によれば，刊行物１が，ひずみ速度の大きい冷間圧延を念頭に置いた，Ｍｇ－Ｌｉ合金系の加工性・機械的特性一般に関する報告であることが明らかである。したがって，刊行物１の図３，４に示された結果は，加工性・機械的特性一般についての調査結果を示すものと解するのが自然であり，これらを「ひずみ速度が非常に小さいときの合金の特性を示したにすぎない」とみることはできない。(イ)　次に，応力の方向の点について検討する。本件明細書には，「上記結果を踏まえ，６重量％以上のリチウムを含有し，残部がマグネシウムからなるマグネシウム合金が薄肉の鍛造成形に適していることを以下に考察する。…各相のマグネシウム合金の引張試験を行なった。その結果を図２に示す。図２から明らかなように，…いずれの場合も，材料の引張始めはフックの法則に従う弾性変形領域であり，…さらに応力を加えると…塑性変形領域となる。…このことから，α＋β共相，β相単相のものは塑性変形により材料がほとんど加工硬化を示さないことがわかる。つまり，加工硬化を示さないということは，加工が進んでも変形に必要な応力は増加しないため，良好に鍛造加工できるということである。」（段落【0039】～【0042】）との記載がある。この記載によれば，引張試験と鍛造加工では応力を加える方向が逆であっても，引張試験結果が良好であれば，鍛造加工における加工性も良好であることが明らかである。このことは，金属の変形抵抗及び変形能の測定法として，一般に，圧縮試験法，ねじり試験法と並んで引っ張り試験法が用いられていること（「金属塑性加工学」昭和４６年６月２５日丸善株式会社発行（乙２）の５０，５４頁）からも明らかである。したがって，原告の上記主張は，その前提を欠き，理由がない。
イ　刊行物５について
原告は，「刊行物５の「２５０℃で５ｍｍから０．８ｍｍに圧延して引張試験片を作成し」という記載は，鍛造成形ではなく圧延を行った結果にすぎないし，また，１回の圧延でどの程度の減面率が達成できるかについて何も開示していないから，本件発明１～４における鍛造成形性について何ら示唆を与えるものではない。」旨主張する。
しかしながら，圧延と鍛造は，どちらも鋳塊を厚さ方向に圧縮力を付加して行うような塑性加工である点で共通している。また，「基礎塑性加工学」平成７年４月１０日森北出版株式会社発行（甲２０）の「塑性加工ではさらに高いひずみ速度となる。たとえば，圧延や伸線工程では毎分２０００～５０００ｍの速度に達し，冷間鍛造やプレス加工では毎分数百個の生産速度も珍しくはない。これらはひずみ速度で表せば１０～１０２ｓ－１となる。」との記載から，両者のひずみ速度も同程度であると認められる。これらの事情によれば，当業者であれば，圧延成形性が良好ならば鍛造成形性も良好であることを容易に予測することができるというべきである。
また，圧延加工は，対向する１対の作業ロール（素材に直接接するロール）間に素材（被加工材）を挟んで，素材を圧下し，その厚さを減ずる加工であるところ，そこにおける塑性変形は，素材がロールに接触し始める部分から始まり，作業ロール同士の昀近接点で終了する（素材のスプリングバック等を考慮しても昀近接点直後に終了するから，実質上違いはない。）。そうすると，１パスにおける塑性加工（圧延加工）時間は極めて小さい時間であるから，圧延加工においては，圧延のパス数にかかわらず，相当のひずみ速度で塑性変形加工がなされることが，明らかである。このように，ひずみ速度が大きく，その結果，変形能が小さくなる圧延加工によっても，８４％の減面率（当初厚みの１６％，すなわち１／６以下にまで圧延によってその厚さを減ずること）が達成されること自体をもって，良好な成形性を示しているということができ，このことは，圧延のパス数にかかわらないというべきである。
したがって，刊行物５の上記記載が，本件発明１～４における鍛造成形性について何ら示唆を与えるものではないということはできず，原告の上記主張は理由がない。
２　取消事由２（手続違背）について
原告は，「本件決定は，刊行物５について，本件取消理由通知において引用した個所とは全く異なる個所を引用して，新たな取消理由を構成し，特許権者に反論の機会を与えることなくなされた点で，平成１５年改正前の特許法１２０条の４第１項所定の手続違背がある。」旨主張するので，以下，検討する。(1)　本件取消理由通知（甲２５）には，刊行物５について，次の記載がある。①「また，仮に「Ｃａ」を限定する場合には，下記刊行物５には，リチウム６重量％超１０．５重量％未満，カルシウム０．３～３重量％，所望により更に４重量％以下のアルミニウム，４重量％以下の亜鉛等を含むマグネシウム超塑性合金において，カルシウム０．３～３重量％カルシウムは凝固組織を微細化すること，歪み速度の速い領域でも超塑性が発現され，伸びが大きく，室温での強度が向上すること，リチウム６重量％超１０．５重量％未満の範囲から外れるとＨＣＰ単相ないしＢＣＣ単相となることなどが…記載されている。」②「そして，刊行物１，２，又は５に記載された本件発明１～４と組成が重複するマグネシウム合金を１００～２５０℃に熱せられた成形金型に挿入して鍛造成形するようにして，本件発明１～４を構成することは，前記特許異議申立書第１０頁第２２行～第１８頁第２行に記載された理由か，又はそれと同様の理由により，刊行物１～５（「Ｃａ」を限定する場合には，刊行物１～６）に記載された発明に基づいて当業者が容易になし得たものと認められる。」(2)　一方，刊行物５について，本件決定で引用された部分は，「２５０℃で５ｍｍから０．８ｍｍに圧延して引張試験片を作成し」（３頁右欄）という部分である。


主　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
被告が平成１３年９月２５日付けで原告に対してした帰化事件処理要領を不開示とする旨の決定を取り消す。
第２　事案の概要
本件は，原告が，行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２号）３条に基づき，帰化事件処理要領の開示を求めたところ，被告が，同法５条６号に定める不開示情報に該当することを理由として，上記帰化事件処理要領を開示しない旨の決定をしたため，原告がこれを不服として，上記決定の取消しを求めているものである。
１　法令の定め
（１）　行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２号。ただし，平成１３年法律第１４０号による改正前のもの。以下「情報公開法」という。）１条は，国民主権の理念にのっとり，行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により，行政機関の保有する情報の一層の公開を図り，もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに，国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とすると定めている。
（２）　情報公開法３条は，何人も，この法律の定めるところにより，行政機関の長に対し，当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる旨を，同法５条は，行政機関の長は，開示請求があったときは，開示請求に係る行政文書に同条各号が掲げる不開示情報のいずれかが記録されている場合を除き，開示請求者に対し，当該行政文書を開示しなければならない旨をそれぞれ規定しているが，同条６号に掲げられた不開示情報は下記のようなものである。記国の機関又は地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって，公にすることにより，次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上，当該事務又は事
業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ　監査，検査，取締り又は試験に係る事務に関し，正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし，若しくはその発見を困難にする
おそれ
ロ　契約，交渉又は争訟に係る事務に関し，国又は地方公共団体の財産上の利益又
は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ　調査研究に係る事務に関し，その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれニ　人事管理に係る事務に関し，公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれホ　国又は地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し，その企業経営上の正当
な利益を害するおそれ
２　前提となる事実（以下の事実は，各項末尾に掲げた証拠等により認定した。）（１）ア　原告は，平成１３年９月１３日，被告に対し，情報公開法４条１項に基づき，「帰化事件処理要領」の開示請求（以下「本件開示請求」という。）をした。　（争いのない事実）
イ　被告は，平成１３年９月２５日，原告に対し，本件開示請求について，「本件行政文書に記録されている情報は，帰化許可事務に関する情報であって，その性質上，公にすることにより，帰化許可条件の充足の有無などに関する正確な事実の把握を困難にし，その事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであり，法第５条第６号に該当するため。」との理由で，原告が開示を請求した上記「帰化事件処理要領」を開示しない旨の決定（以下「本件決定」という。）をした。　（争いのない事実）
（２）ア　原告は，本件決定を不服として，平成１３年１１月２１日，被告に対し，行政不服審査法６条に基づいて異議申立て（以下「本件異議申立て」という。）をした。　（争いのない事実）
イ　被告は，平成１４年１月１８日，本件異議申立てについて，情報公開法１８条に基づき，情報公開審査会に諮問した。　（乙１）
ウ　情報公開審査会は，帰化事件処理要領を実際に見分した上，平成１４年４月１６日，「帰化事件処理要領につき，情報公開法５条６号に該当することを理由に不開示とした本件決定は，妥当である。」旨の答申を行った。　（乙２）エ　被告は，情報公開審査会の上記答申を受け，平成１４年４月２６日，本件異議申立てを棄却する旨の決定をした。　（甲４）
３　当事者双方の主張
（被告の主張）
（１）　帰化事件処理要領について
帰化事件処理要領は，帰化許可の申請を受け付け，かつ，法務大臣において帰化の許否を判断するために必要な帰化条件の具備の有無などについて調査する機関である法務局又は地方法務局の長に対して発出された法務省民事局長通達であり，法務局又は地方法務局における調査の対象，実施時期・手順などの調査方法，調査事項，調査上の留意点等などを詳細に指示したものである。
（２）　帰化について
帰化とは，日本国籍を有しない特定の個人からの日本国籍の取得を希望する意思表示に対して国家が許可を与えることによって，日本国民たる資格という包括的な地位を創設する行為である。
国際法上，国籍の得喪に関する立法は，各国家の国内管轄事項であるとされており，国籍の付与を希望する外国人に対して自国籍を付与するか否か，また，その条件をどのように定めるかは，それぞれの国家の主権にかかわる事項であって，各国が自由に決定することができるとされている。
我が国においては，国籍法４条において帰化による国籍取得を認めるとともに，同法５条から９条までにおいて帰化許可の条件を定めているが，その条件を具備していると認められる外国人であってもこれに国籍を付与するか否かは，法務大臣の自由裁量に属する。すなわち，国籍法は，法務大臣が帰化を許可するときに申請者が具備しなければならない最低条件を定めているだけであって，法定の最低条件を具備している者について帰化を許可するか否かは，法務大臣の裁量にゆだねられている。
これは，帰化の許否の判断には，その事柄の性質上，国家の構成員として受け入れることが相当かどうかという観点から，申請者に係る諸事情を総合的に考慮する必要があり，また，国内の経済的社会的状況，人口問題や労働問題などに関する諸政策，国際情勢などを踏まえ，時宜に応じた処理を行う必要もあることなどから，法務大臣の広範な裁量にゆだねることによって，帰化事件の適切な処理を期待したものである。
（３）　帰化手続きにおける正確な事実認定の重要性


ア　帰化は，日本国民としての包括的身分を創設し，公法及び私法上の各種法律関係を生じさせるものであり，その効果は，一人，帰化者だけではなく，その親族を始め多くの関係者にも影響するところが極めて大きく，このような広範な法律関係を一挙に覆すことは法的安定性の面からも好ましくないこと，帰化によって従前の国籍を喪失した場合，帰化の許可が無効であるからといって従前の国籍が必ず回復されるとは限らないことなどから，法定の帰化条件を効力要件と解することはできず，条件違背の帰化の許可は無効となることはないと解されている。もっとも，法定の帰化条件に違背した許可は，一般行政法の法理に従い，瑕疵の程度や，取消しの公益上の必要性と被処分者の不利益との比較衡量などを考慮し，法務大臣において取り消すこともあり得ると解されるが，上記のとおり，帰化の取消しの効果は，帰化者だけではなく関係者にも大きく影響することなどから，帰化許可を取り消すことは困難であると考えられ，現に，帰化許可を取り消した事例はない。
イ　このように，帰化とは，外国人に日本国民たる資格を付与する行為であって，国家の構成員を決定する極めて重要なものであるから，その許否に当たっては適正な判断が強く求められ，法定の帰化条件を具備しない者を具備しているものと誤認して帰化を許可するようなことになってはならない（犯罪者等の不良者に日本国籍を付与することとなれば，我が国の安全と秩序にも重大な悪影響を及ぼすこととなる。）。また，前記のとおり，法定の帰化条件を具備している者に帰化を許可するか否かは，法務大臣の自由裁量に属するものであるが，申請者に日本国籍を付与するのが相当か否かの総合的判断も適正に行われる必要がある。さらに，いったん許可された場合には，法定の帰化条件を満たさないことが判明したとしても，その取消しは困難であるところ，不適切な者に許可を与えることによって，我が国の安全や秩序の維持にも重大な影響を及ぼすことになるおそれもある。以上によれば，帰化許否の判断は慎重にされる必要性が極めて大きく，帰化許否の判断の適正・妥当性を確保するためには，第三者からの圧力や干渉を極力排除し，判断の前提となる正確な事実を把握することが不可欠である。
（４）　帰化許否の判断のための調査について
帰化許可の申請は，国籍法施行規則２条１項により，申請者の住所地を管轄する法務局等の長を経由してしなければならないこととされており，その申請を受け付けた法務局等の担当官において，法務大臣が帰化許否の判断に必要な調査を行うことが予定されている。
そして，法務大臣の帰化許否の判断は，国籍法に定められた帰化条件を具備しているかどうかにとどまらず，申請者に係る諸事情の総合的な判断として行われるものであることから，上記法務局等の担当官による調査は，その総合的な判断を可能とする広範な事項に及ぶものであり，また，正確な事実認定に資する基礎資料をできる限り収集することによって法務大臣の適正・妥当な判断を支えるという性質を持った極めて重要なものである。
しかし，その一方で，法務局の担当官には，強制的調査権限が一切認められておらず，担当官の調査は，任意的なものに限られ，申請者のほか，その関係者や公私の団体の任意の協力によって行われているにすぎない。しかも，近年，我が国への帰化申請者は，我が国の経済状況などを反映し，極めて多数に及んでいるところ，単に，調査対象となる帰化申請事件が増加しているというにとどまらず，不正な手段によってでも日本国籍を取得しようとする者が少なくないと考えられる状況にあることから，担当官による有効な調査は，以前にも増して困難となっているのが実情である。
（５）　不開示情報該当性について
帰化事件処理要領は，法務局等における帰化許可申請事件についての調査の対象，実施時期・手順などの調査方法，調査事項，調査上の留意点等を定めたものであり，帰化の許否に係る事務に関する情報が記録されているところ，この情報を公にすると，法務大臣が帰化許否の適正・妥当な判断をするための正確な基礎資料の収集が困難になり，ひいては，帰化許否に係る事務全体の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
すなわち，法務局等の担当官による調査は，法務大臣において帰化許否の判断を行うために必要な資料を収集するためのものであるので，正確な事実認定を可能とする調査内容であることが適正な帰化許否の判断に不可欠なものであるところ，その調査は，申請者のほか，その関係者などの任意の協力に基づいて行われているにすぎない。近年，我が国の帰化事件は急増傾向にあって，その中には不正な手段を用いてでも許可を得ようとする者が少なからず存在することは否定できず，法務局等の人的組織に制約がある中で，当該調査により正確な事実認定を行うことのできる基礎資料を収集することは，必ずしも容易なものではない。しかるに，帰化事件処理要領が公になり，法務局等の担当官による調査の対象やその方法等が明らかになれば，申請者は担当官が行うであろう調査を先読みして，虚偽の供述をしたり，自己に不利益となる事実を隠蔽したり，関係者と通謀したりすることなどが容易になり，ひいては，このような不正行為が実行される可能性が大きい。かかる事態になれば，法務局等の担当官は正確な基礎資料を収集することができず，その結果，適正な帰化許可の判断に必要な正確な事実認定が著しく困難になることは明らかである。
したがって，帰化事件処理要領を公にすれば，法務局等の担当官による調査によっては帰化許否の判断に必要な正確な事実認定をすることができないこととなり，その結果，法務大臣における帰化許否の判断を誤らせることとなるおそれが大きい。
以上によれば，情報公開法５条６号柱書の不開示情報に該当することを理由に帰化事件処理要領を不開示とした本件不開示決定は適法である。
（原告の主張）
（１）　帰化事件処理要領に記録されている情報は，公にすることにより，帰化許可条件の充足の有無などに関する正確な事実の把握を困難にするものではないし，その事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれも全くない。すなわち，すでに国籍取得に関する条件・必要提出書類等は公にされているほか，多くの一般図書などの情報により，一般的な身辺調査方法が公にされているから，そこからどのような調査が行われるのか，どのような情報を調査対象にするのか大方の予想がつくこと，そもそも不正行為を行ってまで帰化する利点がないことなどからすれば，帰化事件処理要領を開示することによって，不正に日本国籍を取得しようとする者が増加するおそれはないというべきである。したがって，帰化事件処理要領は，情報公開法５条６号に該当しない。
（２）　帰化処理要領の情報開示の必要性
ア　開示による利益
国際法上，国籍の付与を希望する外国人に対して自国籍を付与するか否か，またその条件をどのように定めるかは，各国が自由に決定することができるとされ，日本の国籍法によれば，国籍を付与するか否かは，法務大臣の自由裁量に属するものとされている。


すなわち，国籍の付与は国家主権の問題であることを意味する。国家主権は，国際法上，最高独立性が認められていて，日本国憲法（前文）によれば，その正当性の根拠は国民の合意（国民主権）である。確かに，法務大臣は，国民が選んだ国会議員によって選ばれた内閣総理大臣により任命された者であり，その意味で，国民の民主的なコントロールが法務大臣に及んでいて，国民主権原理が実現されているといえるかもしれないが，国民，国会議員，内閣総理大臣，法務大臣と極めて間接的に及んでいるにすぎず，法務大臣の職務を国民主権により，すべて正当化できるか疑わしい。また，仮に国民主権原理が法務大臣に及んでいるとしても，国民は常に法務大臣の職務が国民の意思を反映しているか，コントロールしなければならない。
そのためには，法務大臣は職務内容を情報開示し，広く国民の批判を仰ぐ必要がある。
以上の「国民主権」による「公正で民主的な行政の推進」とは，情報公開法の趣旨（同法１条）に合致するものである。
イ　不開示による不利益
国籍法による帰化許可条件は具体性に欠き，極めて不明瞭であるため，帰化事件処理要領が不開示とされることにより，真に日本国籍を取得したいと望む外国人や，申請後１年近くも不安定な身分的地位に留まらなければならない外国人を不安にさせ，日本国の行政に対して猜疑心を抱かせる結果となり，国際協調主義の立場（日本国憲法前文）にも反し，我が国にとって大きな不利益となる。さらに，調査内容，調査方法が明らかではないために，申請者の私的生活を調査することによって，いわゆるプライバシーの侵害も起こりかねないことに照らせば，帰化事件処理要領に記載された情報を国民に開示し透明な行政手続を目指す必要がある。
（３）　結論
よって，本件決定が違法であることは明らかであるから，本件決定の取消しを求める。
４　争点
以上によれば，本件の争点は，帰化事件処理要領が情報公開法５条６号に規定する不開示情報に該当するか否かである。
第３　当裁判所の判断
１　情報公開法５条６号該当性
（１）　証拠（乙２）によれば，帰化事件処理要領は，帰化許可の申請を受け付け，調査等を行う機関である法務局等の長に対して発出された法務省民事局通達であり，法務局等における調査の対象，調査の方法，実施時期・手順，調査上の留意事項等の指示内容を詳細かつ具体的に記載したものであると認められる。（２）　ところで，国籍法４条は，日本国民でない者について，帰化によって，日本の国籍を取得することができると定め，同法５条ないし９条は，法務大臣が帰化を許可することができる条件を定めているが，帰化の許否は，日本国の構成員を決定する極めて重要な判断であり，国家の構成員として受け入れることが相当かどうかという観点から，国内の経済的社会的状況，人口問題，労働問題に関する諸政策，国際情勢などを踏まえた上で，申請者に係る諸事情を総合的に考慮した上で，適正な判断を行うことが求められる事柄であることから，国籍法に定められた上記条件を具備している外国人に対する場合であっても，帰化を許可するか否かの判断は，法務大臣の広範な自由裁量にゆだねられているものと解される。そして，法務大臣が上記裁量権を行使して帰化の許否について適正に判断を行うためには，その前提として，上記の諸事情について総合的判断を可能にする程度の広範な基礎資料を収集し，法務大臣において，正確な事実を把握することが必要不可欠であるというべきである。
（３）　ところが，帰化事件処理要領が開示された場合には，法務大臣が帰化の許否を判断するために必要な帰化条件の具備の有無などについて調査する機関である法務局又は地方法務局における調査の対象，実施時期，手順などの調査方法，調査事項，調査上の留意点などが一般に公となり，その結果，不正な手段を用いてでも日本国籍を得ようとする者が，虚偽の供述をしたり，自己に不利益となる事実を隠ぺいしたり，関係者と通謀したりすることが容易になり，正確な事実認定の基礎資料を収集することが困難になって，法務大臣の帰化許否についての適正な判断に支障をきたす事態が生じることは十分に予想できるところである。そして，帰化の許否についての判断を誤った場合には，犯罪者等の素行不良者など我が国にとって好ましくない人物に対して日本国籍を付与することになるのであるから，我が国の安全や秩序の維持に重大な影響を及ぼすおそれがあるというべきである。そうであるとすれば，帰化事件処理要領は，国が行う帰化許否事務に関する情報であって，公にすることにより，当該事務の性質上，帰化許否事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであると認められ，情報公開法５条６号に該当するものと認められる。
（４）　これに対し，原告は，①すでに国籍取得に関する条件，必要提出書類等は公にされており，どのような情報が調査対象となるのかは大方予想がつくこと，②不正行為をしてまで帰化する利点はないことを根拠に，帰化事件処理要領を開示しても不正行為が行われることはないと主張する。
しかし，①帰化許否についての判断は，前記のとおり，国籍法に定められた条件の具備の有無のみならず，様々な事情を総合考慮して行われるものであり，それらの判断の前提となる事情の全て及びその調査方法等が公表されているとは認められず，②帰化が許可されれば，犯罪行為を犯しても退去強制を受けることもなくなるなどの点だけをみても，原告の主張するように不正行為をしてまで帰化する利点がないとは到底いえないから，原告の上記主張は，いずれも前提を欠いており失当である。
２　なお，原告は，透明な行政手続，国際協調主義，国民主権の理念に則った公正で民主的な行政の推進などの観点から，帰化事件処理要領の開示が必要であると主張しており，情報公開法７条は，不開示情報が記録されている行政文書であっても，公益上特に必要がある場合には開示することができる旨を定めているので，この点について検討する。
情報公開法７条は，同法５条により開示が禁止される情報について，公益上特に必要がある場合に，行政機関の長の高度な行政的判断により裁量的開示を行うことができる旨を定めたものであって，同条の規定に基づいて開示するかしないかは，上記行政機関の長の裁量にゆだねられているものであり，同条の規定に基づいて開示しなかったことが違法となるのは，当該行政機関の長が，与えられた裁量権の範囲を逸脱，又は濫用したと認められる場合に限られるものと解するのが相当である。
そうであるとすれば，本件においては，原告は，帰化事件処理要領の開示の一般的必要性を主張するだけであって，被告が，その裁量権の範囲を逸脱，又は濫用したことを窺わせるような事情は何ら主張，立証されていないから，本件決定が情報公開法７条に違反して違法であるとも認められない。
第４　結論
以上によれば，帰化事件処理要領を不開示とした被告の本件決定に違法はないというべきである。
よって，原告の請求は理由がないから，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第２部
裁判長裁判官　市村陽典
裁判官　森英明


平成１１年（行ケ）第２１８号審決取消請求事件（平成１２年１月２４日口頭弁論終結）
判          決
原            告      【Ａ】
訴訟代理人弁理士      【Ｂ】
被            告      特許庁長官【Ｃ】
指定代理人            【Ｄ】
同                    【Ｅ】
主          文
特許庁が、平成９年審判第１９４５３号事件について、平成１１年５月２１日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１当事者の求めた判決
１原告
主文と同旨
２被告
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
第２当事者間に争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
原告は、平成７年１２月１８日、「ＢＯＴＴＬＥＦＬＯＷＥＲ」の欧文字と「ボトルフラワー」の横書き片仮名文字とを２段に併記してなる商標（以下「本願商標」という。）につき、指定商品を商標法施行令別表による第３１類「ドライフラワー」として商標登録出願をした（商願平７ー１３１１７９号）が、平成９年９月８日に拒絶査定を受けたので、同年１１月１７日、これに対する不服の審判を請求した。
特許庁は、同審判請求を平成９年審判第１９４５３号事件として審理したうえ、平成１１年５月２１日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は、同年６月１６日、原告に送達された。
２審決の理由
審決は、別添審決書写し記載のとおり、本願商標が、自他商品識別標識として機能し得ないから、商標法３条１項３号に該当するとした。
第３原告主張の審決取消事由の要点
審決は、職権証拠調べの結果の通知及び意見を述べる機会の付与を怠る手続違背があり（取消事由１）、また、事実認定を誤った（取消事由２）結果、本願商標が、自他商品識別標識として機能し得ないとの結論に至ったものであるから、違法として取り消されなければならない。
１取消事由１（職権証拠調べの結果の通知等の懈怠）本件審判手続においては、朝日新聞１９９８年５月１２日朝刊福岡版の記事（乙第１号証、以下「引用記事１」という。）、同新聞１９９７年９月１４日朝刊京都版の記事（乙第２号証、以下「引用記事２」という。）及び同新聞１９９５年９月３０日朝刊岡山版の記事（乙第３号証、以下「引用記事３」という。）の各記載内容について職権による証拠調べが行われ、審決は、該職権証拠調べによって認定した事実のみに基づいて、本願商標が、自他商品識別標識として機能し得ないと判断したものである。
しかるところ、商標法５６条１項、特許法１５０条５項によれば、審判長は、職権証拠調べをしたときは、その結果を当事者等に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならないとされているが、上記職権証拠調べについては、審判請求人である原告に対し、その結果の通知及び意見を申し立てる機会の付与がなされなかったから、審決には、結論に影響を及ぼすべき手続違背がある。
２取消事由２（事実誤認）
(1)審決は、引用記事１によって、「ボトルフラワー」の語が「加工した花を瓶に詰めたもの」（審決書２頁１６～１７行）との意味で用いられているとの事実を認定したものであるが、引用記事１においては、「ボトルフラワー」がそのような意味のある語として用いられておらず、直接的な意味のない造語として使用されている。
このことは、引用記事１に記載された中西ばら香園が、「ラビアンローズ」及び「ボトルフラワー」の各横書き片仮名文字を２段に併記してなる商標につき商標登録出願をしたことによっても明らかである。該商標登録出願に対しては拒絶査定がなされたが、「ボトルフラワー」の語に自他商品識別力がないと判断されたことによるものではない。
(2)審決は、引用記事２によって、「ボトルフラワー」の語が「ペットボトルを組み合わせて花が咲く様子を再現して見せること」（審決書２頁１７～１８行）の意味で用いられているとの、また、引用記事３によって、「ボトルフラワー」の語が「バイオ技術を使って、瓶の中でサボテン、オリヅルラン、ポトス、ドラセナ等を栽培すること」（同頁１８～１９行）の意味で用いられているとの各事実を認定したものであるが、これらの事実は、「ボトルフラワー」の語が「瓶に入った花（ドライフラワー）」とは別の意味で用いられていることを示すものである。(3)したがって、審決が、上記引用記事１～３で認定した事実に基づき、「本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する需要者は『瓶に入った花（ドライフラワー）』の意としての商品の品質を表示したと認識、把握するに止まると認められ、自他商品の識別標識として機能し得ないものといわざるを得ないものである。」（審決書２頁２３行～３頁１行）と認定・判断したことは誤りである。
第４被告の反論の要点
審決の認定・判断は正当であり、原告主張の審決取消事由は理由がない。１取消事由１（職権証拠調べの結果の通知等の懈怠）について後記２のとおり、本願商標は、その構成文字より生じる意味、意味合いと、瓶の中で帆船などを組み立てた手工芸品を「ボトル・シップ（bottleship）」とい
っている事
実とから、商品の品質・用途を表示するにすぎないものと認められるものである。審決は、引用記事１～３によって結論を導いたものではなく、巷間「ボトルフラワー」といえば、引用記事１～３に記載されているように理解、認識されるものとしてこれを例示したものである。このような例示することを目的とする調査の対象である新聞記事までも、審判請求人に通知して、意見を述べる機会を与えなければならないとすれば、いたずらに審理の遅延を招くことになるから、引用記事１～３についての調査は、それを審判請求人に通知して、意見を述べる機会を与えなければならないものには該当しない。
２取消事由２（事実誤認）について
(1)引用記事１には、「加工した花を瓶に詰めた、ボトルフラワー」との記載があり、この記載は、読者に、「加工した花を瓶に詰めたものをボトルフラワーという」との趣旨に理解されると見るのが自然である。


原告は、引用記事１において、「ボトルフラワー」が直接的な意味のない造語として使用されていると主張し、中西ばら香園により商標登録出願がされた事実をその根拠とする。しかしながら、該商標登録出願は、「ラビアンローズ」の文字部分が商標法４条１項１１号等に該当するとして、拒絶査定がされたものであるが、「ボトルフラワー」の文字部分について、自他商品識別標識として機能し得るものと認定されたわけではないから、該商標登録出願がされたことが、上記原告主張を根拠付けるものではない。
(2)審決の引用記事２についての認定は、ペットボトルを利用した花の作品までも「ボトルフラワー」と称している事実があることを、また、引用記事３についての認定は、バイオ技術を使って、瓶の中で花を咲かせたものを「ボトルフラワー」と称している事実があることを、それぞれ単に例示したにすぎず、これらの事実のみから、本願商標が自他商品識別標識として機能し得ないと判断したものではない。
(3)本願商標のように、文字のみからなる商標が自他商品識別標識として機能し得るか否かは、商標より生じる意味及び意味合いと、その商標が使用される商品との関係において、一般の取引者・需要者がその商標により商品の出所を認識するかどうかによって判断すべきものである。
しかるところ、本願商標の構成文字である「ＢＯＴＴＬＥ」及び「ボトル」が「瓶」を、「ＦＬＯＷＥＲ」及び「フラワー」が「花」を意味する語であることは容易に理解できるものであり、また、瓶の中で帆船などを組み立てた手工芸品を「ボトル・シップ（bottleship）」といっている事実がある。このような意味と事実からしても、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標を、使用に係る商品「ドライフラワー」との関係上、該商品をボトル状容器に入れるものという商品の品質・用途を表示するものと理解、認識することは想像に難くないというべきである。
そして、上記(1)、(2)の引用記事１～３に係る認定は、「ボトル状容器」と「花」との関係から、それぞれ認定に係るようにいわれていると推認されるものである。
したがって、本願商標は、その指定商品に使用されたときは、商品の品質・用途を表示するにすぎないものといわざるを得ない。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（職権証拠調べの結果の通知等の懈怠）について(1)別添審決書写し記載のとおり、審決は、「当審の判断」として、「本願商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるが、『ボトルフラワー』について、職権を持って（注、「職権を以て」の誤記と認められる。）調査すると、『加工した花を瓶に詰めたもの』、『ペットボトルを組み合わせて花が咲く様子を再現して見せること』、『バイオ技術を使って、瓶の中でサボテン、オリヅルラン、ポトス、ドラセナ等を栽培すること』等を、『ボトルフラワー』といって新聞に紹介されている事実がある（朝日新聞、１９９８年５月１２日朝刊福岡版（注、引用記事１）。同新聞、１９９７年９月１４日朝刊京都版（注、引用記事２）。同新聞、１９９５年９月３０日朝刊、岡山版（注、引用記事３）。）。そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する需要者は『瓶に入った花（ドライフラワー）』の意としての商品の品質を表示したと認識、把握するに止まると認められ、自他商品の識別標識として機能し得ないものといわざるを得ないものである。
したがって、本願商標は、商標法第３条第１項第３号に該当するものとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消す限りでない。」（審決書２頁１５行～３頁４行）
と認定・判断したものである。
しかるところ、引用記事１（乙第１号証）には「加工した花を瓶に詰めた、ボトルフラワー」との記載が、引用記事２（乙第２号証）には「ペットボトルを組み合わせて花が咲く様子を再現して見せる『ボトルフラワー』」との記載が、引用記事３（乙第３号証）には「県立川上農業高校の生徒たちが、八年間にわたって研究を続けてきた、バイオ技術を使った『ボトルフラワー』の研究」、「同高校では・・・『培養容器の中の植物がかわいい。観賞用にできないか。』とのアイデアから研究がスタートした。」、「ガラス瓶の中で映える植物はどんな種類か。・・・結局残ったのは、サボテン、オリヅルラン、ポトス、ドラセナなど数種類。」等の各記載がそれぞれあり、このことと、審決の前示説示の内容とに照らすと、審決が、引用記事１～３の記載事項によって、「ボトルフラワー」の語が、新聞記事において「加工した花を瓶に詰めたもの」、「ペットボトルを組み合わせて花が咲く様子を再現して見せること」、「バイオ技術を使って、瓶の中でサボテン、オリヅルラン、ポトス、ドラセナ等を栽培すること」等の意味で使用されている事実を職権を以て認定し、さらに、かかる事実のみに基づいて、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者が「瓶に入った花（ドライフラワー）」の意としての商品の品質を表示したと認識、把握するに止まるとの事実を認定したうえで、該事実に基づき、本願商標が、自他商品の識別標識として機能し得ず、商標法３条１項３号に該当すると判断したものであること、すなわち、審判体は、引用記事１～３の記載事項につき職権で証拠調べを行い、その結果に基づいて認定した事実により、審決の結論を導いたものであることは明白である（その認定・判断の当否はしばらく措くこととする。）。
しかして、審判に関する証拠調べが職権でなされたときは、審判長は、商標法５６条１項が準用する特許法１５０条５項により、該証拠調べの結果を審判請求人等に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならないところ、本件審判において、審判長が、引用記事１～３の記載事項についての職権による証拠調べの結果を審判請求人である原告に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与える手続を経なかったことは、被告において明らかに争わないところである。そして、この手続懈怠は審決の結論に影響を及ぼし得るものというべきである。