主                  文
１原判決を取り消す。
２　被控訴人の請求を棄却する。
３　訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
主文同旨
第２　被控訴人の請求の趣旨
被控訴人が日本国籍を有することを確認する。
第３　事案の概要
１本件は，外国人女性を母とし，日本人男性を父親として本邦で出生した被控訴人（平成９年１１月２０日生まれの男児）が，出生後父親から認知を受けたことを理由に法務大臣宛に国籍取得届を提出したところ，被控訴人が国籍取得の条件を備えているものとは認められないとの通知を受けたことから，控訴人に対し，日本国籍を有することの確認を求めた事案である。なお，被控訴人の母（フィリピン国籍）は，被控訴人の出生当時本邦における在留資格を有していなかったことから，被控訴人及びその母に対して退去強制手続が行われ，本件訴訟に併合して，出入国管理及び難民認定法第４９条第１項に基づく被控訴人及びその母の異議の申出は理由がない旨の法務大臣裁決及び東京入国管理局主任審査官の両者に対する退去強制令書発付処分の適法性がそれぞれ争われていたが（東京地方裁判所平成１４年（行ウ）第４０４号，同４１１号事件），平成１６年１２月２８日，被控訴人及びその母に期間１年間の在留資格が付与されたことから，上記の両事件は，平成１７年１月１８日，訴えの取下げによって終了した。
２　被控訴人は，本訴において，出生後に父の認知を受けたことにより，選択的に，(1)　国籍法（以下，単に「法」という。）第２条第１号に基づいて，出生時に遡って日本国籍を取得した，(2)　出生後の父の認知及び父母の婚姻を日本国籍の取得要件として規定する法第３条第１項の規定が違憲無効であるから，父母の婚姻という要件を具備していなくとも日本の国籍を取得した旨を主張して，日本国籍を有することの確認を求めているところ，原判決は，被控訴人の上記(2)の主張について，法第３条第１項は，準正子と，父母が法律上の婚姻関係を成立させてはいないが内縁関係（重婚的内縁関係を含む。）にある非嫡出子との間で，国籍取得の可否について合理的な理由のない区別を生じさせている点において憲法第１４条第１項に違反する旨を判示して，被控訴人の請求を認容したので，これを不服とする控訴人が控訴を提起した。３　法令の定め，前提事実及び当事者双方の主張は，原判決「事実及び理由」欄「第２　事案の概要」の１ないし４（原判決１頁２４行目から同１７頁９行目まで）に記載のとおりであるから，これを引用する。
ただし，原判決５頁１１行目から１３行目までを以下のとおり改める。「ア）　認知の効力は遡及するから，被控訴人は，生後認知を受けたことにより，法第２条第１号に基づき，出生時に遡って，日本国籍を取得した。イ）　生後認知を受けた嫡出でない子について，父母が婚姻したときに限り日本国籍の取得を認める法第３条第１項は，憲法第１４条第１項に違反し，無効である。そして，同項が届出を要件としたことも無効であるから，被控訴人は，認知のときに日本国籍を取得したというべきであり，そうでないとしても，本件届出により日本国籍を取得した。」
第４　当裁判所の判断
１　現行の法は，日本国籍の取得について，父又は母が日本人である子は日本国民であるとする扱いが我が国の国民感情に合致していることを前提に，血統主義を採用したが，その中でも，父母ともに日本人であることを要件とするのではなく，両性平等の観点から，父か母のどちらかが日本人であれば足りるとする考え方を基調としているということができる。そして，日本国籍取得の要件として，出生時に父又は母が日本人であること（法第２条第１号）を原則とし，かつ，法第２条第１号は，単なる人間の生物学的出自を示す血統が証明されれば足りるとすることなく，子の出生時に日本人の父又は母と法律上の親子関係があることを要する旨を規定するものと解され，同号の適用上，認知の遡及効が否定される結果（最高裁判所第二小法廷判決平成９年１０月１７日民集５１巻９号３９２５頁，最高裁判所第二小法廷判決平成１４年１１月２２日裁判所時報１３２８号１頁参照），父が日本人である子であっても，出生時において，父と子との間に法律上の親子関係がない場合は，たとえ，生後認知を受けた者であっても，同号による日本国籍取得が認められず，このような者が日本国籍を取得するには，本来であれば，帰化の手続を経なければならないものであるところ，特に，法第３条第１項を設けることによって，出生時に日本人である父との法律上の親子関係を有していなかった嫡出でない子においても，父母の婚姻と父による認知という要件を満たせば，届出による日本国籍取得の途を開いたものであって，同項は，血統主義を採用した法において，出生時に日本人である父との法律上の親子関係を有していなかった嫡出でない子につき，準正（法例第１９条，民法第７８９条）を理由とする日本国籍の取得を認める補完的手段であると位置づけることができる。
２　ところで，先ず，被控訴人は，法第２条第１号に基づいて，出生後父による認知を受けたことにより，出生時に遡って日本の国籍を取得したとして，被控訴人が日本国籍を有することの確認を求めているところ，同号は，単なる人間の生物学的出自を示す血統が証明されれば足りるとするものではなく，子の出生時に日本人の父又は母と法律上の親子関係にあることを要する旨を規定するものと解され，同号の適用上，認知の遡及効が否定される結果，出生時に日本人の父と法律上の親子関係がない場合は，父が日本人である子であっても，生後認知を受けた者が日本国籍を取得するには，帰化の手続を経由するか，そうでなければ，法第３条第１項所定の要件を具備しない限り，日本国籍を取得することはできないというべきであるところ，本件全証拠によっても，被控訴人については民法第７８３条所定の胎児認知がされた事実はなく，したがって，被控訴人とその父との間には，被控訴人の出生時において，法律上の親子関係にあったことは認められないから，被控訴人が法第２条第１号に基づいて日本国籍を取得することはあり得ないというほかない。したがって，被控訴人の上記主張は失当というほかない。


３　次いで，被控訴人は，法第３条第１項の規定が，同じく日本人である父の認知を受けた子でありながら，父母が婚姻した者には日本国籍の取得を認め，父母が婚姻していない者にはこれを認めないことが，憲法第１４条第１項に違反することを理由に，法第３条第１項が無効であることを主張して，被控訴人が日本国籍を有することの確認を求めている。
しかしながら，被控訴人の本件請求は，法第３条第１項の規定が，同じく日本人である父の認知を受けた子でありながら，父母が婚姻した者には日本国籍の取得を認め，父母が婚姻していない者にはこれを認めないことが，憲法第１４条第１項に違反することを理由に，法第３条第１項が無効である旨を主張し，被控訴人が日本国籍を有することの確認を求めるものである。父又は母が日本人である子の日本国籍取得に関する法の構造は前記のとおりであって，その第２条第１号において，子が出生のときに父又は母が日本国民であるときに当該子を日本国民とすると規定しているが，その規定の趣旨からすると，出生時に子と法律上の親子関係がなかった父が子が出生した後に認知をしたとしても，当該子が日本の国籍を取得することにはならず，法第３条第１項において，父母の婚姻及び父による認知により嫡出子たる身分を取得した子が届出をした場合に初めて当該子が日本の国籍を取得することができることとされているところ，父の認知を受けたが父母が婚姻をしないため嫡出子たる身分を取得しない子が，同項により日本の国籍を取得することができる者に含まれていないことは，同項の文言及び趣旨に照らして明らかであるから，法において，出生した後に父から認知を受けたが，父母が婚姻をしないために嫡出子の身分を取得しない子が日本の国籍を取得する制度は規定されていないことは明らかといわざるを得ない。被控訴人は，出生後の父による認知を受けたが父母が婚姻をしないために嫡出子たる身分を取得しない子についても，日本の国籍を取得するべきである旨の主張を根拠として，法第３条第１項に規定する父母の婚姻及び父による認知という要件を具備した場合に当該子が日本の国籍を取得する制度を規定している同項が憲法に違反して無効である旨主張するが，上記のような国籍法の規定内容に照らすと，仮に同項の規定が無効であるとすれば，父母の婚姻及び父による認知要件を具備した子において日本の国籍を取得する規定の効力が失われるだけであって，そのことから，被控訴人の主張するような出生した後に父から認知を受けたが，父母が婚姻をしないために嫡出子たる身分を取得しない子が日本の国籍を取得する制度が創設されるわけではないことも明らかといわざるを得ない。しかも，被控訴人の主張するように，仮に法第３条第１項の規定が無効であるとなれば，同項所定の要件を具備する子が日本の国籍を取得することができるのに対して，出生した後に父から認知を受けたが，父母が婚姻をしないために嫡出子たる身分を取得しない子が日本の国籍を取得できないことが不合理であるとの主張を維持することができなくなることも明らかである（なぜならば，法第３条第１項の規定が無効であるならば，同項所定の要件を具備した子であっても日本の国籍を取得することができなくなるからである。）。そうすると，被控訴人が，出生した後に父から認知を受けたが，父母が婚姻をしないために嫡出子たる身分を取得しない子についても，日本の国籍を取得することができると解すべきであるとの主張を前提として，法第３条第１項の違憲無効を主張することは，法理論的に明らかな矛盾を含む主張であり，したがって，被控訴人の上記憲法違反の主張は，控訴人の立法不作為の責任を追及する趣旨のものにはなり得ても（なお，前記第二小法廷判決平成１４年１１月２２日の事案と異なり，本件においては，被控訴人は国家賠償法に基づく損害賠償請求をしていない。），被控訴人の日本国籍を有することの確認を求める本件請求を認める根拠とはなり得ないといわなければならないから，それ自体が失当というほかない。
４　もっとも，被控訴人の主張するところの真意を斟酌すれば，法第３条第１項が，日本人である父の生後認知を受けた子において，父母の婚姻によって準正が成立した場合に，日本国籍の取得を認めているのであり，かつ，被控訴人の父母は婚姻関係はないが，事実上婚姻と同視し得る内縁関係にあるのであるから，日本人である父による生後認知を受けた被控訴人についても，同項を類推適用し，あるいは，同項の拡張解釈によって，被控訴人にも日本国籍の取得を認めるべきであるとの主張とみる余地もないではないので，以下には，この観点から検討をすることとする。


確かに，ある法律を本来予定されたのと類似の事項に適用したり（類推適用），条文の語句を広義に従って解釈すること（拡張解釈）が相当な場合があり得ることは否定することができない（前記最高裁判所第二小法廷判決平成９年１０月１７日，最高裁判所第一小法廷判決平成１５年６月１２日裁判所時報１３４１号１７８頁参照）。しかしながら，そのような場合においても，立法者の意思を離れてこれを行うことは許されないというべきであり，したがって，特に，本件においてその解釈が争点とされている国籍法については，規定する内容の性質上，もともと，法律上の文言を厳密に解釈することが要請されるものであり，立法者の意思に反するような拡張ないし類推解釈は許されないというべきである（最高裁判所第二小法廷判決昭和４８年１１月１６日民集２７巻１０号１３３３頁参照）。上記最高裁判所第二小法廷平成９年１０月１７日判決及び同第一小法廷平成１５年６月１２日判決は，法律上の夫がある外国人女性が懐胎した子について，日本人である父が適法に胎児認知をすることができなかった場合において，子の出生後速やかに当該子と母の夫との親子関係がないことを確定する手段が講じられ，かつ，同親子関係不存在が確定した後に父が子を認知したという事案において，胎児認知がされた場合に準じて，当該子が法第２条第１号により，日本国籍を取得したことを認めたものであって，法第３条第１項により日本国籍を取得したというために，生後認知があったというだけでなく，父母の婚姻したことを要するにもかかわらず，被控訴人の父と母との間において，現実に婚姻が成立していない本件とは事案を異にするものといわざるを得ない。また，法第３条第１項は，「父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子」とその要件を明示し，「婚姻」，「認知」あるいは「嫡出子」という概念によって，立法者の意思が一義的に示されているものである上，同項が，血統主義に基づく日本国籍の取得における原則を定めた法第２条第１号の適用のない者について，日本国籍取得を認める例外的，補完的な性質を有する規定であって，本来むやみに拡張を許すべきものでないことを考えれば，法第３条第１項の類推解釈ないしは拡張解釈によって，被控訴人の日本国籍取得を認めることはできないものというほかない。そして，法第３条第１項は，国籍取得の要件として，父母の「婚姻」を規定し，しかも，父母の婚姻及びその認知により「嫡出子」たる身分を取得した子と規定しているところ，被控訴人の主張するような事実上の婚姻関係（内縁関係）を同項が国籍取得の要件として規定している「婚姻」に含まれるとの拡張ないし類推解釈をすることは許されないというべきである。
なお，被控訴人の法第３条第１項の違憲無効の主張を，同項のうち「婚姻」ないし「嫡出子」を要件とする部分だけを違憲無効とし，もって同項を上記のように拡張ないし類推解釈するべきであるとの主張として解する余地もないではないが，同項の「婚姻」が事実上の婚姻関係（内縁関係）を含むものと解釈し得ないことは上記のとおりであって，被控訴人の主張を上記のように解したとしても，それは，結局，裁判所に類推解釈ないしは拡張解釈の名の下に国籍法に定めのない国籍取得の要件の創設を求めるものにほかならないというべきところ，裁判所がこのような国会の本来的な機能である立法作用を行うことは許されないものというほかない。
したがって，被控訴人の主張を上記のようなものと解したとしても，理由はなく，失当といわざるを得ない。
５　以上のとおり，仮に法第３条第１項が，憲法第１４条第１項に違反し，その一部又は全部が無効であったとしても，そのことから当然に被控訴人が日本国籍を取得することにはならないし，また，被控訴人が法第３条第１項の類推適用ないしは拡張適用によって，日本国籍を取得したということもできない。６　本件においては，被控訴人は，前記のとおり，出生後に父の認知を受けたことにより，選択的に，(1)　法第２条第１号に基づいて，出生時に遡って日本国籍を取得した，(2)　出生後の父の認知及び父母の婚姻を日本国籍の取得要件として規定する法第３条第１項の規定が違憲無効であるから，父母の婚姻という要件を具備していなくとも日本の国籍を取得した旨を主張して，日本国籍を有することの確認を求めているところ，原審以来，被控訴人は，法第３条第１項の違憲無効を主張しており，本件における主要な争点とされてきた経緯があるけれども，上記(1)を前提とする請求については，被控訴人の法第３条第１項についての違憲無効の主張は何ら関連性がないことは明らかであるのみならず，上記(2)の主張を前提とする請求についても，上記違憲無効の主張は，仮にこれが肯定されたとしても，上記請求の根拠となり得ないことは前記のとおりであり，したがって，上記違憲無効の主張に対する判断を裁判所が示すことは，具体的な紛争の解決に直接かかわりのない事項について一般的に憲法判断を示すこととなり，違憲立法審査権を規定する憲法第８１条の趣旨に反することとなり，許されないというべきである（最高裁判所大法廷判決昭和２７年１０月８日民集６巻９号７８３頁参照）。
第５　結論
以上のとおり，被控訴人の本件請求は理由がないから棄却すべきところ，これを認容した原判決は，不当といわなければならず，本件控訴は理由がある。
よって，原判決を取り消し，被控訴人の請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第２１民事部


平成１７年（行ケ）第１０６３９号審決取消請求事件
平成１８年５月１５日口頭弁論終結
判決
原告鈴野化成株式会社
訴訟代理人弁理士鈴木秀雄
被告株式会社資生堂
訴訟代理人弁理士伊東忠彦，佐々木定雄
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は，原告の負担とする。
事実及び理由
第１原告の求めた裁判
「特許庁が無効２００４－３５０６８号事件について平成１７年７月１２日にした審決を取り消す」との判決。。
第２事案の概要
本判決においては，書証等を引用する場合を含め，公用文の用字用語例に従って表記を変えた部分がある。
本件は，原告の有する本件発明１，２，９（後記）に係る特許について，被告が，（），無効審判請求をしたのに対し   特許庁が特許無効の審決第一次審決をしたため原告がその取消しを求めた上訂正審判請求をしたことから裁判所が特許法１８１，，条２項に基づき審決を取り消したところ，特許庁は，訂正を認めた上で，第１次審決と同じく，特許無効の審決（本件審決）をしたので，原告がその取消しを求めた事案である。
１特許庁における手続の経緯
(1)本件特許（甲３）
特許権者：鈴野化成株式会社（原告）
発明の名称：棒状化粧材繰出容器」「
特許出願日：平成１１年１０月１９日（国内優先：平成１０年１１月５日）
設定登録日：平成１２年６月２日
特許番号：第３０７３９８９号
(2)本件手続
ア第一次審判手続関係
審判請求日：平成１６年２月４日（無効２００４－３５０６８号。請求項１，２及び９に係る特許について）
審決日：平成１６年１０月５日
審決の結論：特許第３０７３９８９号の請求項１，２及び９に係る発明につい「ての特許を無効とする」。
審決取消訴訟提起日：平成１６年１１月１０日（東京高裁平成１６年（行ケ）第５００号）
訂正審判請求日：平成１７年２月２日（訂正２００５－３９０１８号）特許法１８１条２項による審決取消決定日：平成１７年２月２２日
イ第二次審判手続関係
訂正請求日：平成１７年３月１５日同訂正後の明細書甲４の２   を以下本（（   ），「件明細書」という）。
審決日：平成１７年７月１２日
審決の結論：訂正を認める。特許第３０７３９８９号の請求項１，２及び９に「記載された発明についての特許を無効とする」。
審決謄本送達日：平成１７年７月２２日（原告に対し）２本件発明の要旨（以下，請求項の番号に応じ「本件発明１」などという。下線部は平成１７年３月１５日付け訂正請求による訂正箇所なお   請求項１２９，。   ，，，以外の請求項の記載は省略する）。
【請求項１】アイライナー又はアイブロウ用の細径の棒状化粧材を進退可能に収
容する先筒と，
この先筒に回動可能に連結される容器本体と，
棒状化粧材を挟み込んで保持する複数の爪片からなる化粧材保持部と，前記先筒内周面に形成され前記爪片が収容される複数の摺動溝とを備え，前記先筒と容器本体との回動により前記化粧材保持部を進退させて棒状化粧材の繰上および繰下をするアイライナー又はアイブロウ用の棒状化粧材繰出容器におい
て，
前記各爪片の外周面または前記摺動溝の摺動当接面の少なくとも一方に摺動当接
部を備え，
前記各爪片の先端部内周面にはテーパ面が設けられ，
少なくとも前記爪片間に棒状化粧材を支持したときには前記各爪片が前記摺動当接部を介して前記摺動当接面に常時当接するようにしたことを特徴とする棒状化粧材繰出容器。
【請求項２】前記摺動当接部は，前記爪片の外周面に形成された略半球形状の突起であることを特徴とする請求項１に記載の棒状化粧材繰出容器。【請求項９】前記先筒の前記摺動溝は，その断面が，内径側の内周線が短く外径側の外周線が長い扇形断面となるように形成され，それにより，摺動溝内に位置する前記爪片を前記摺動溝に係合させ，前記爪片が前記先筒の内径方向へ脱出することを防止したことを特徴とする請求項１から請求項８のいずれか一つに記載の棒状化粧材繰出容器。
３審決（甲１）の要旨
審決は，平成１７年３月１５日付け訂正請求による訂正を認めた上で，訂正後の請求項１，２，９に係る発明は，いずれも，後記引用発明に基づき，当業者が容易に発明できたものであるから，特許法２９条２項の規定に違反してなされたものであるとした。
(1)請求人（被告）の主張及び証拠方法
ア無効理由
本件発明１，２，９は，後記引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができ。ないものである
イ証拠方法
甲１（本訴甲５：実公昭５３－５２５２０号公報（以下「引用例」という））。甲２本訴甲６：実願昭５８－１２４４３９号   実開昭６０－３３９１９号のマイクロフィ（）（   ）
ルム
甲３（本訴甲３：特許第３０７３９８９号公報（本件特許公報））甲４（本訴甲７：実願平３－９０８６２号（実開平５－３９４１８号）のＣＤ－ＲＯＭ）甲５（本訴甲８：米国特許第５７６５９５５号明細書）甲６本訴甲９：実願昭５３－１４４２５号   実開昭５４－１１９７７１号のマイクロフィ（）（   ）
ルム
甲７：米国特許第５８７１２９５号明細書
(2)引用例（甲５）に記載された発明（以下「引用発明」という）。「眉墨等の細径の棒状化粧品の芯ａを収納して進退させると共に外筒１２を圧入固着した案
内筒１と
この外筒１２を圧入固着した案内筒１に対して，回動自在に挿入されると共に嵌合される，
螺子筒５に圧入嵌着した有底回動筒１４と，


棒状化粧品の芯ａを挟持する数本の嵌合爪１０からなる芯チャック７と，前記外筒１２の内壁と案内筒１のスリット切欠４とで形成され前記嵌合爪１０が摺動される
数条の溝とを備え，
前記外筒１２を圧入固着した案内筒１と螺子筒５に圧入嵌着した有底回動筒１４との回動により前記芯チャック７を進退させて棒状化粧品の芯ａを進退させる眉墨等の棒状化粧品用容器
において，
前記各嵌合爪１０の外端部に小突条１１を備え，
前記嵌合爪間で棒状化粧品の芯ａを挟持したときには前記各嵌合爪１０が前記小突条１１を介して，前記外筒１２の内壁に常時当接するようにし，断面扇形の前記溝と略相似である断面扇形の嵌合爪１０を前記溝に嵌合させるようにした棒
状化粧品用容器」
(3)本件発明１について（以下，審決中の証拠番号は，本訴の証拠番号に置き換える）。
ア引用発明との対比
(ｱ)対比
「，「」本件発明１と引用発明とを比較すると   後者における眉墨等の細径の棒状化粧品の芯ａ「」がその作用・機能からみて前者におけるアイライナー又はアイブロウ用の細径の棒状化粧材に相当し，以下同様に「収納して進退させる」が「進退可能に収容する」に「回動自在に挿，，入されると共に嵌合される」が「回動可能に連結される」に「螺子筒５に圧入嵌着した有底，回動筒１４」が「容器本体」に「挟持する数本の嵌合爪１０」が「挟み込んで保持する複数，の爪片」に「芯チャック７」が「化粧材保持部」に「眉墨等の棒状化粧品用容器」が「アイ，，ライナー又はアイブロウ用の棒状化粧材繰出容器」に，それぞれ相当する。，「」，「」，   ，「」，また   後者の嵌合爪１０の外端部小突条１１   がそれぞれ前者の   爪片の外周面「摺動当接部」に相当するから，後者における「各嵌合爪１０の外端部に小突条１１を備え」た態様は，前者における「各爪片の外周面または前記摺動溝の摺動当接面の少なくとも一方に摺動当接部を備え」た態様に相当する。
そして，後者の「外筒１２を圧入固着した案内筒１」と，前者の「先筒」は，共に，棒状化粧材を進退可能に収容する収容筒という概念で共通するものであるから   後者の外筒１２「」，   「の内壁と案内筒１のスリット切欠４とで形成され嵌合爪１０が摺動自在に嵌合される数条の溝」と前者の「先筒内周面に形成され爪片が収容される複数の摺動溝」とは「収容筒内周面に形成され爪片が収容される複数の摺動溝」ととらえ得るものであり，後者の「外筒１２を圧入固着した案内筒１と螺子筒５に圧入嵌着した有底回動筒１４との回動により芯チャック７を進退させて棒状化粧品の芯ａを進退させる」態様と前者の「先筒と容器本体との回動により化粧材保持部を進退させて棒状化粧材の繰上および繰下をする」態様とは「収容筒と容器本体との回動により化粧材保持部を進退させて棒状化粧材の繰上および繰下をする」態様ととらえ得るものである。
さらに後者の嵌合爪間で棒状化粧品の芯ａを挟持したときには各嵌合爪１０が小突条１１，「を介して，外筒１２の内壁に常時当接する」態様が，前者の「少なくとも爪片間に棒状化粧材を支持したときには各爪片が摺動当接部を介して摺動当接面に常時当接する」態様に相当する」。
(ｲ)一致点
「アイライナー又はアイブロウ用の細径の棒状化粧材を進退可能に収容する収容筒と，
この収容筒に回動可能に連結される容器本体と，
前記収容筒内周面に形成され前記爪片が収容される複数の摺動溝とを備え，前記収容筒と容器本体との回動により前記化粧材保持部を進退させて棒状化粧材の繰上および繰下をするアイライナー又はアイブロウ用の棒状化粧材繰出容器において，前記各爪片の外周面または前記摺動溝の摺動当接面の少なくとも一方に摺動当接部を備え，少なくとも前記爪片間に棒状化粧材を支持したときには前記各爪片が前記摺動当接部を介して前記摺動当接面に常時当接するようにしたことを特徴とする棒状化粧材繰出容器」
(ｳ)相違点
「相違点１）（
収容筒に関し，本件発明１が「先筒」という単一に形成された部品からなるものであるの，に対し，引用発明は「外筒１２を圧入固着した案内筒１」であるところから「外筒１２」及，，び「案内筒１」という別体に形成された部品からなる点。
（相違点２）
本件発明１の各爪片の先端部内周面には「テーパ面」が設けられているのに対し，引用発明の各爪片の先端部内周面にはかかるテーパ面が設けられていない点」。
イ相違点についての検討
(ｱ)相違点１について
「棒状化粧材を進退可能に収容する収容筒を「先筒」という単一に形成された部品で構成，することは，例えば，甲６に「棒状の化粧料Ａ（棒状化粧材」に相当」を「出没自在（   進「）「」）」「（「」）」「   （「」「」   ）」退可能に相当に   収納収容に相当   する芯筒１収容筒   かつ先筒に相当を備えた「繰出式の化粧料容器（棒状化粧材繰出容器」に相当」として開示されているよう「）に，この種の分野における周知技術であるといえる。
したがって，引用発明に上記の周知技術を適用して本件発明１の相違点１に係る構成とすることは，その適用を阻害する格別の要因が見出せない以上，当業者が必要に応じて適宜なし得ることというべきである」。
(ｲ）相違点２について


「棒状化粧品の容器において，棒状の化粧品を保持する爪部の先端部内周面にテーパ面を形成することは例えば甲７に   棒状化粧料棒状化粧材に相当   を装着する芯チャッ，，，「（「」   ）」「ク８０（化粧材保持部」に相当」において，化粧料８５を保持するための４本の爪状部分の「）先端部内周面にテーパ面が形成されていることが記載されているとともに，甲８に「棒状化，粧材」を保持する「ホルダー５０（化粧材保持部」に相当」の「保持片５４（   爪片」に相「）「当」の先端部内周面にテーパ面が形成されていることが記載されているように周知の技術で）あり，引用発明の各爪片において，周知の技術のように，先端部内周面にテーパ面を形成することは，当業者が普通に採用し得る事項である。
そして，本件発明１により奏される効果も，引用発明から当業者が予測し得る範囲内のものにすぎない」。
(ｳ)被請求人（原告）の主張について
「なお，被請求人は，平成１７年６月２日付けの第２回答弁書において，引用例には，アイライナー又はアイブロウ用の細径の棒状化粧材容器についての発明が記載されていない旨主張している。
確かに，引用例の第１図を参照すると，化粧品の芯ａは，長手方向の長さに比して径が太く記載されており，これを細径とは言い難いとしても，図面は引用例の棒状化粧品用容器の一実施例を示すものであって，引用例の記載全体から把握される発明がこの図面の記載のものに限定して解釈されるものではない。
そして，引用例の２８～３１行には「従来，口紅，アイシャドウ，眉墨等の棒状固形化粧，品の容器は，一搬に該化粧品の芯を芯チャック挟持又は嵌着して保持し，該芯チャックを進退させて使用するものであつた」と記載されており，引用例に記載された化粧材容器の内容物。として，眉墨，すなわち，アイブロウのような細径の化粧材を含めることが意図されていることは明らかである。
また，引用例に記載された化粧品用容器がアイライナー又はアイブロウ用の細径の棒状化粧材容器には適用できないとする格別の事情も見あたらない」。
(4)本件発明２について
「本件発明２は，本件発明１に「摺動当接部は，爪片の外周面に形成された略半球状の突起である」とする構成を限定したものである。
引用発明は嵌合爪１０爪片   に相当の外端部外周面   に相当に小突条１１摺，「（「」   ）（「」）   （「動当接部」に相当）を備え」た構成を有しており，該小突条１１は断面が円弧状であって，本件発明２の「略半球状の突起」とは相違するが，部材の一部に他の部材に当接する突起を形成する際に，突起として様々な形状のものを試みることは当業者が適宜なし得ることであるところ「略半球状の突起」も普通に選択し得る形状であって「略半球状の突起」を採用すること，，による接触面積が小さくなる等の作用効果は，当業者が普通に予測し得る程度のものにすぎない。
そうすると，本件発明２の上記限定した構成は，当業者が普通に採用し得る設計的事項ととらえ得るものであるから，…本件発明２も，引用例に記載された発明に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないというべきである」。
(5)本件発明９について
「本件発明９は，本件発明１に「前記先筒の前記摺動溝は，その断面が，内径側の内周線が短く外径側の外周線が長い扇形断面となるように形成され，それにより，摺動溝内に位置する，」前記爪片を前記摺動溝に係合させ前記爪片が前記先筒の内径方向へ脱出することを防止したとする構成を限定したものである。
一方，引用発明は「断面扇形の前記溝（外筒１２の内壁と案内筒１のスリット切欠４とで，「形成される溝：摺動溝」に相当）と略相似である断面扇形の嵌合爪１０（   爪片」に相当）」「「を前記溝に嵌合係合に相当   させる構成を有しておりこの構成により   爪片が外筒１２（「」）」   ，，を圧入固着した案内筒１（収容筒）の内径方向へ倒れたり，曲がったり，抜け出したりすることを防止し得ること，すなわち，爪片が収容筒の内径方向へ脱出することが防止されていることが窺える。
また，仮に，引用発明が断面扇形の溝と略相似である断面扇形の嵌合爪を備えているといえないとしても，かかる構成は例えば，甲９に「化粧料○１（棒状化粧材」に相当   」を収嵌，「）支持する中皿○２化粧材保持部   に相当の上部に設けられた爪状の部分の断面とガ「（「」   ）」，「（「」）」，，イドパイプ○３   先筒に相当の内側に設けられ   該爪状の部分が摺動する溝の断面とが互いに係合するように内径側の内周線が短く外径側の外周線が長い扇形断面となるように形成された構成として記載されているように周知の構成であり，引用発明にこのような周知の構成を採用することに格別のものは認められない。
そうすると，本件発明９に係る上記限定した構成は，引用発明が実質的に具備する構成あるいは周知の構成と捉え得るものであるから，…本件発明９も，引用例に記載された発明に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないというべきである」。
(6)結論
「本件発明１，２及び９は，引用発明に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものであるので，本件発明１，２及び９の特許は，特許法２９条２項の規定に違反してなされたものであり，同法１２３条１項２号に該当し，無効とすべきものである」。
第３原告の主張の要点
１取消事由１（本件発明１について）
1-1取消事由1-1（一致点認定の誤り）
(1)審決は，引用発明の「外筒１２を圧入固着した案内筒１」と，本件発明１の「先筒」は，共に棒状化粧材を進退可能に収容する「収容筒」を備えている点で一致すると認定したが，この認定は，本件発明１の請求項１及び引用例のいずれにも記載されていない「収容筒」という用語を用いて，いずれの発明も「収容筒」を備えていると誤って認定し，この誤った認定を前提として一致点を認定したものである。


引用発明の案内筒の構造は，極めて特異で，特徴的である。引用発明の案内筒１は，その後端側は筒状であるが，先端側の側壁は，スリット切欠４によって隔てられた複数の板状部１ｂ（別紙主要部品見取図参照）からなる。この案内筒１に，。外開き状態の嵌合爪１０を有する芯チャック７を挿入した後，外開き状態のままの芯チャック７に化粧材を挿入し，その後に，案内筒１の外側に外筒１２を嵌装して嵌合爪１０を内側に押圧するそれにより嵌合爪１０が化粧材を把持し   芯チャッ。，，クの進退の際に必要となる芯チャック７の回動阻止機能を，案内筒１の板状部１ｂ側面が担っている。
引用発明のこのような構造に照らすと，本件発明１における「棒状化粧材を進退可能に収容する先筒」に対応するものとして，まず対比すべき引用発明の部材は，スリット切欠４を有し，その中で化粧材が進退する案内筒１である。仮に，引用発明における案内筒１と外筒１２からなる部分を，本件発明１の先筒に対応するものとして対比するとしても，両者の構造や作用効果の異同を考察した上で，両者が一。，，致するか否かを判断すべきであるすなわち   引用発明の案内筒１と外筒１２とはその一部のみについて，相互に着脱自由な状態で圧入固着されていて，しかも，圧入固着されている以外の部分においては若干の隙間が存在し，その隙間を介した内側には自由端を有する板状部１ｂがスリット切欠４を隔てて並列した状態となっ，，ている。
このように引用発明における案内筒１と外筒１２からなる部分   と本件発明１，「」の「先筒」とは，その構造において明確に相違するのであるから，本件発明１と引用発明は「収容筒」を有している点において一致するとした審決の認定は，誤りである。
(2)審決は，引用発明の「外筒１２の内壁と案内筒１のスリット切欠４とで形成され嵌合爪１０が摺動自在に嵌合される数条の溝」と本件発明１の「先筒内周面に形成され爪片が収容される複数の摺動溝」とは，いずれも「収容筒内周面に形成され爪片が収容される複数の摺動溝」ととらえ得るものであるとして，この点を一致点と認定したが，この認定は誤りである。
引用発明の容器において，案内筒１のスリット切欠４と外筒１２の内周壁によって形成される空間部分は，外筒１２の内側においてスリット切欠４を形成する案内筒１の複数の板状部１ｂが，外筒１２の内周壁との間に隙間を隔てて並列している状態のものであるから，その側壁と底面との間には空隙が存在し，かつ，板状部１ｂによって形成される側壁と，外筒１２の内周面によって形成される底面との相対（）。，移動前後方向及び円周方向への相対移動   が予定されているこのような空間はその構造においても作用効果においても，本件発明の摺動溝とは相違しており，引用例もこの部分を「溝」とは呼称していない。
これに対し，本件発明１における摺動溝は，先筒の内周面に刻設された状態，すなわち，溝の両側壁と底面とが連続している状態で固定的に形成されているものである。本件発明１の「先筒」は，一体に形成されたものであって，その外周側部分と内周側部分とを取外し可能に固着するなどということはあり得ない。また，その内周壁には，側壁と底面とが連続している固定的な複数の摺動溝が形成されているものである。
このように，引用発明における「案内筒１と外筒１２からなる部分」は，本件発明１のような固定的な「摺動溝」に相当するものを有していないのであるから，両発明が「前記収容筒内周面に形成され前記爪片が収容される複数の摺道溝を備え」ている点で一致するとした審決の認定は誤りである。
(3)審決は，本件発明１と引用発明は「アイライナー又はアイブロウ用の細径の棒状化粧材を進退可能に収容する収容筒「アイライナー又はアイブロウ用の棒」状化粧材繰出容器」である点で一致すると認定したが，引用発明は，本件発明１が対象としているアイライナー又はアイブロウ用の細径の化粧材を用いる容器には適用できない。したがって，審決の上記認定は誤りである。，，，アイライナーは眼の輪郭線を整えるために用いる化粧品であり   アイブロウは眉の形状を整えるためのペンシル状の化粧用具であるアイブロウ・ペンシルを略語化して，眉整形用の化粧用具を意味するものとして，広く用いられている用語である。アイライナーやアイブロウは，あくまでも眼や眉という微妙繊細な部位についての化粧操作に適するように，細径の棒状化粧材を用いるものが求められ，本件特許出願時においても，現在においても，芯径５ｍｍ以下，通常は１～３ｍｍ程度の棒状化粧材が用いられている（甲１５～２１参照。なお，アイブロウ・ペンシル）には，鉛筆のように固定的に芯材が容器内に封入されたものもあり，このような化粧用具においては，芯材の先端を細く削って用いる関係上，芯径５ｍｍ程度のものが用いられることもあるが，本件発明のような「棒状化粧材繰出容器」としてのアイブロウ・ペンシルの場合は，シャープ・ペンシルと同じく，芯全体が細径のものを用いることが必要かつ可能であるため，アイライナーと同じように１～３ｍｍの芯径のものを用いるのが慣行である。


他方，引用発明においては，棒状化粧材を進退可能に収容する部分は，案内筒１の先端側に長く伸びる状態で設けられ，その先端は自由端となっている板状部１ｂと，そのような板状部１ｂの外側に若干の空隙を存して着脱自在に嵌合されている外筒１２によって構成される。このような構成を用いて，１～３ｍｍ程度の細径の棒状化粧材を進退可能に収容する部分を構成しようとすれば，案内筒１の複数の板状部１ｂはそれぞれ肉厚０５ｍｍ程度   幅２０ｍｍ程度長さ３５～５０ｍｍ，．   ，．，程度のもの（すなわち，ほぼ線条体のもの）として形成せざるを得ない。引用発明では，芯チャック７の進退の際の回動阻止（回動によるひねり応力の受け止め）を板状部１ｂにより行うので甲５の４欄７～１５行板状部１ｂは   芯チャック７（），，から強いひねり応力を受けると変形してしまい，変形の程度が板状部１ｂの先端に近いほど大きくなる。内筒がこのような状態にならざるを得ない製品を化粧品容器として用いることができないことは，何人にも明らかである。したがって，本件発明１と引用発明とは「アイライナー又はアイブロウ用の細径の棒状化粧材を進退可能に収容する収容筒「アイライナー又はアイブロウ用の棒」状化粧材繰出容器」である点で一致するとの審決の認定は，誤りである。1-2取消事由1-2（相違点１の認定判断の誤り）審決が認定した相違点１が存在することは認めるが，審決は「別体」の具体的，な態様が両者の対比において重要であるにもかかわらず，その点についての認定を全く行っていない。その上で，審決は，甲６のみを根拠として「収容筒」を単一，に形成された部品で構成することは周知技術であると判断しているが，本件発明１における「先筒」のように一体に形成された「収容筒」を引用発明に組み合わせて適用することは不可能である。
1-3取消事由1-3（相違点２の判断の誤り）
審決は，相違点２に関し，棒状化粧品の爪部の先端部内周面にテーパ面を形成することは，甲７，８に記載されているように周知の技術であり，そのような周知技術に基づいて引用発明の爪片の先端部内周面にテーパ面を形成することは，当業者が普通に採用し得る事項であると判断した。
しかし，甲７，８は，いずれも，特殊な構造と機能を有する芯チャックの爪部にテーパ面を施したものであり，本件発明１のように，摺動溝内を摺動する爪片の先端部内周面にテーパ面を形成することが，周知であることを示すものではない。すなわち，甲７，８の容器の芯チャックは，いずれも，爪部の外周面が，それを取り付ける基部の外周面と一致するように形成されており，そのように形成されている爪部は，当然のことながら，筒体内周の溝内を摺動進退することは不可能である。例えば，甲８の図８には，棒状化粧材９０用ホルダー５０の保持片５４の先端内側にテーパ面が形成された状態が示されているが，棒状化粧材９０の外周側には凹部９１が形成されていて，保持片５４の先端内側のテーパ面は，化粧材の下端部に嵌め込まれるように，凹部９１と同一形状に形成されているにすぎない。また，甲７の図３６～３８には，芯チャック８０の爪部の先端内側にテーパ面が形成されている状態が示されているが，芯チャック８０にどのような太さの化粧材がどのように装着されるのかは，全く記載されておらず，容器内周面に摺動溝を有するものではないことが明らかである。むしろ，爪部の外周面の径がその円形取付基部の外周面の径と同一であること，図３において，容器先端に突出している化粧材８５の径が芯チャック８０の外径と同一の径であることが図示されていることに照らせば，甲７の芯チャックの爪部は，化粧材下端の凹部に嵌め込まれる方式のものではないかと推測される。
上記のとおり，甲７，８記載の爪部は，いずれも，本件発明１の爪片のように摺動溝を摺動するものではなく，摺動溝内を摺動する爪片の先端内側にテーパ面を形成することが周知であるとはいえない。
さらに，引用発明自体，テーパ面の形成とは無関係な発明である。すなわち，引用発明においては，化粧芯ａを案内筒１内に挿入して芯チャック７の３本の嵌合爪１０の間に嵌入する時点においては，外筒１２は案内筒から外されている状態であるから，常時外方に付勢されている嵌合爪１０は，案内筒１のスリット切欠４内において，嵌合爪１０の先端は，案内筒１の内周面よりも外側に位置した状態である。したがって，化粧芯ａを挿入する際，その先端が嵌合爪１０の先端に引っ掛かるおそれは全くないのであるから，嵌合爪１０の先端部内周面にテーパ面を形成する必要は全くない。
このように，引用発明は，嵌合爪１０の先端部内周面にテーパ面を形成することとは全く無関係の発明であり，そのような発明に基づき，甲７，８の記載を参照して，当業者がテーパ面を形成することを想起することはあり得ない。1-4取消事由1-4（予期し得ない顕著な効果の看過）審決は，本件発明１の効果は，引用発明から当業者が予測し得る範囲内のものにすぎないとしたが，この判断は誤りである。
引用発明においては，まず案内筒１に芯チャック７を挿入してから芯チャック７に化粧材を挿入し，その後に外筒１２を嵌装してチャック７の嵌合爪１０を内方に押圧するという順序で組み立てざるを得ないが，このような組立て順序を伴う化粧材容器は，化粧品の最終メーカーに著しい手数の増加を強いることになる。これに対して本件発明の先筒は，一体に形成されていて，かつ，その内周には，側壁と底面が連続して一体に形成された摺動溝を有するものであるから，化粧材の挿入に際しては，既に芯チャックの爪片が摺動溝に挿入された状態の先筒に単に化粧材を挿入すれば足りる。また，芯チャックの爪チャックの爪片をあえて外開きのものとする必要は全くなく，むしろ，化粧材の円滑な挿入のためには，爪片の先端内側にテーパ面を形成すれば足りる。
このように，本件発明１は，引用発明からは予期し得ない顕著な効果を奏するものであり，この点を看過した審決の判断は誤りである。
２取消事由２（本件発明２についての判断の誤り）


審決は，引用発明は，本件発明の摺動当接部に相当する小突条１１を備えていると認定した上で引用発明の小突条１１は断面が円弧状であるのに対し本件発明２，，の突起が略半球状である点で両者は相違するが，部材の一部に他の部材に当接する突起を形成する際に，突起として様々な形状のものを試みることは当業者が適宜なし得ることであり，略半球状の突起も普通に選択し得る形状であるとしている。しかし，特定の二つの部材の接触部位に特定形状の部材が普通に選択し得るかどうかは，その特定部材の接触の目的，効果の観点から考察すべきである。引用発明の小突条１１は，その外側に嵌装される外筒１２からの押圧を受けて嵌合爪１０の先端を内方に移動させるためのものであるから，外筒１２の圧力をより効果的に受け止めて嵌合爪１０先端の内方移動がより効率的に行われるように，嵌合爪１０の外周先端の全般にわたって伸びる突条の形状としたものである。仮に，引用発明の小突条１１を略半球形状の突起に変えるとすれば，外筒１２と嵌合爪１０との接触は，当該突起頂部の点状に近い個所でのみでなされることになるから，小突条１１を用いた場合に比べ，嵌合爪１０の内方移動が効率的に行われにくくなるばかりでなく，嵌合爪１０の先端に対する押圧力の分布が不均一となることによる不都合が生じる。したがって，引用発明では，小突条１１を略半球形状の突起に変更することは全く予定されていない。
これに対し，本件発明２において略半球形状の突起が用いられるのは，先筒の摺動溝内に挿入された爪片を摺動溝の底面と軽く当接させることによって，爪片が外側に開くことを防ぐと同時に，爪片摺動の際の爪片と摺動溝との摩擦をより少なく。，，，するためである   したがって本件発明２においては爪片の摺動当接部の形状を引用発明における小突条１１のように，爪片の先端外周が全面的に摺動溝底面と接触するような形状とすることは，全く予定されていない。このように，引用発明においては小突条１１を略半球形状の突起とすることは予定されておらず，他方，本件発明２においては，略半球形状の突起を小突条１１のような形状とすることは全く予定されていないのであるから，両者の作用効果の相違を考えれば，引用発明２における小突条１１の開示に基づいて，本件発明２における爪片の摺動当接部として略半球形状の突起を用いるようにすることが当業者にとって普通に想到し得ることであるとは到底考えられない。
３取消事由３（本件発明９についての判断の誤り）
(1)審決は，引用発明について，断面扇形の溝が，略相似である断面扇形の嵌合爪に嵌合する構成を有しており，この構成により，爪片が案内筒の内径方向へ脱出することが防止されていると認定判断しているが，引用例には，引用発明が断面扇形の溝や爪片の内方脱出防止の構成や作用効果を有するとの記載は存在しない。そもそも本件発明において，爪片が摺動溝から内側に脱出したり曲がったりすることを防止するようにしたのは，容器内への化粧材挿入時に化粧材が容器の空胴内に脱出したり大きく曲がったりしていると，化粧材が爪片に引っ掛って，挿入が不可能となったり化粧材が損傷したりするおそれがあるからである。これに対し，引用発明においては嵌合爪１０は外開きの状態のものであり，そのような嵌合爪１０が外筒１からの押圧によって内方に移動する際には，既にその内側に化粧材が存在しているのであるから，嵌合爪１０先端の内方の移動は当然に化粧材自体によって抑止され，化粧材の表面に若干食い込んだ状態で化粧材を挟持することになる（引用例の第２図には，まさにそのような状態が図示されている。。）したがって，引用発明においては，むしろ嵌合爪１０がスリット切欠４内を，板状部１ｂに妨げられることなく移動し得ることが必要であって，嵌合爪の内方移動を案内筒１の板状部１ｂによって途中で阻止しなければならない必要などは存在しない。
このように，引用発明においては，容器の特異な構造のゆえに，嵌合爪１０をスリット切欠４内に係止してその内径方向への脱出を防止する必要などは全くないのであるから「嵌合爪の内方脱出防止」という技術的思想を内包しておらず，当然，のことながら，明細書及び図面にもそのような技術思想を反映した記載はない。しかるに，審決が，引用発明が「断面扇形の摺動溝」や「爪片の内径方向への脱出防止」という構成や作用効果を有していると窺えるというような不明確な認定を行ったことは誤りである。
(2)審決は，引用発明が「断面扇形の溝と略相似である断面扇形の嵌合爪」を備えていないとしても，そのような構成は，甲９に見られるように周知の構成であるとした。
しかしながら，甲９には「眉墨等棒状をした化粧料①を，収嵌支持する中皿②とガイドパイプ③にスプラインを施したことを特徴とした，化粧棒容器の構造（実」用新案登録請求の範囲）が記載されているが，爪片の内径方向への脱出を防止するなどということは全く記載されていない。
そもそも「スプライン」という技術用語は，いずれも剛体である外周側部材の軸方向の縦溝と内周側部材の軸方向の突条とを，外周側部材と内周側とが同一方向に回転するように噛み合わせた構造を指すものである（甲１２～１４参照。また，）両部材の突起や溝の断面は，長方形又はインボリュート断面となるように形成されるものであって，断面扇形の溝や断面扇形の突起を設けることなどは全く行われていない。これは当然のことであって，スプラインの内側，外側の両部材は，棒状体（内側部材）の外周面又は筒状体（外側部材）の内周面に，溝を切削刻設して製作するものであるが，溝の断面がその頂部よりも底部の間隔が広い扇形となるように，。，「   」切削加工することなどは技術的に不可能であるまた   突条の断面形状を扇形に形成することは，その頂部よりも底部の幅が細くなることを意味するが，そのような断面を有する突条を噛み合わせて回転させれば，突条の機械的耐久力が弱くなるのは自明のことである。したがって，一般にスプライン構造においては，溝側についても突条側についても，その断面を扇形にすることはあり得ない。甲９においては，技術的意義の明確な「スプライン」という用語をことさらに別の意味に用いたとは考えられず，甲９の「ガイドパイプ③」の溝や「中皿②」の突起部を断面扇形にしなければならない理由もない。


したがって，甲９記載の発明が「断面扇形の溝」と「断面扇形の嵌合爪」を有，する棒状化粧材繰出容器であると解すべき根拠はなく，図面に記載されている断面扇形の形状は，漫然と描画された形状であると解するほかない。このような図面の記載のみに基づいて，当該刊行物に「断面扇形の溝」と「断面扇形の嵌合爪」を有する容器が記載されていると認定するのは誤りであり，まして，そのような刊行物のみに基づいて，上記構成が周知であると認定することは誤りである。
第４被告の主張の要点
１取消事由１（本件発明１について）に対して
1-1取消事由1-1（一致点認定の誤り）に対して(1)原告は，審決が，本件発明１と引用発明がいずれも「収容筒」を備えていると認定したのは，誤りであると主張する。
しかしながら，引用発明の外筒１２と案内筒１は，圧入固着によって一体に連結された筒状体を形成するものであり，この筒状体内に把持爪１０によって把持される化粧品の芯ａが収容され，また進退するように案内されるのであるから，嵌合爪を収容し，案内する機能を有する。したがって，審決がこの一体に連結された外筒１２と案内筒１を「収容筒」と認定し，本件発明１と引用発明の一致点としたことに誤りはない。
原告は，引用発明が特異な構造を有すると主張するが，原告が主張する引用発明の細部の構造は，本件発明１と引用発明とを対比する上では関係のない事項であって，かかる事項まで考慮しなければならない理由はない。(2)原告は，引用発明には，本件発明１のような「摺動溝」は存在しないと主張する。
しかしながら，引用発明において，複数のスリット４が形成された案内筒１と円筒状の外筒１２とを，案内筒１後端の腹部１’において圧入嵌合して組み合わせることにより，化粧芯を保持する嵌合爪を案内する「溝」が形成されることは明らかである。したがって，審決の認定に誤りはない。
(3)引用例では「本考案は，棒状化粧品用容器の改良に関するものである。従来口紅アイシャドウ   眉墨等の棒状固形型化粧品の容器は…１欄２６～２９，，   ，，」（行と従来の棒状固形型化粧品の容器についての問題点が指摘され続いて   従っ），，「て本考案は上記難点に鑑み，…棒状化粧品用容器を提唱せんとするものである」。（２欄１～７行）と記載されている。これらの記載によれば，引用発明に係る棒状化粧品用容器は「口紅，アイシャドウ，眉墨等の棒状固形型化粧品」の容器を対象とするものであるということができ「アイシャドウや眉墨」が例示されているこ，とに照らすと「アイライナーやアイブロウ」用の容器も含まれるということがで，きる。
そうすると，引用例には「アイライナー又はアイブロウ用の細径の棒状化粧材，料」と明示的に記載されていないものの，審決が，引用発明には「眉墨等」の細径の棒状化粧材が実質的には記載されていると判断し，本件発明１と引用発明が「アイライナー又はアイブロウ用の細径の棒状化粧材を進退可能に収容する収容筒」を備えている点で一致すると認定したことが誤りということはできない。原告は引用発明を細径化粧材用容器に適用しようとすると案内筒１の板状部１，，が細くなりすぎて芯チャックの回動の応力に耐えることができなくなるなどと主b張するが，そのような問題は，応力に耐え得る材料を選択することなどにより，設計上容易に解決できる問題にすぎない。
1-2取消事由1-2（相違点１の認定判断の誤り）に対して棒状化粧材を進退可能に収容する収容筒を「先筒」という単一に形成された部，品で構成することは，例えば，甲６にも開示されており，この種の分野における周知技術であるといえるしたがって引用発明に上記周知技術を適用して本件発明１。，の構成とする程度のことは，その適用を阻害する格別の要因が見出せない以上，当業者が必要に応じて適宜なし得たことというべきである。原告は「別体」の具体的態様が認定されていないと主張するが，そもそも，本，件発明１において「先筒」の具体的構造や摺動溝の具体的形状や態様が特定されていない以上，別体の細部の具体的態様までも抽出し，またこれを対比の対象とする必要はない。
また，原告は，引用発明に，本件発明の「先筒」のように一体に形成された「収容筒」を適用することは不可能であると主張するが，棒状化粧材を進退可能に収容する収容筒を単一の部材で形成することが周知技術であることは否定しようのない事実であって，これを引用発明の「収容筒」と置き換えて適用することは通常の創作活動の範囲である。
1-3取消事由1-3（相違点２の判断の誤り）に対して本件発明１において，爪片の先端内側にテーパ面を形成する技術的意味は，棒状化粧材Ａを爪片３２内に挿入するとき，棒状化粧材Ａを円滑に爪片３２内の中央に導くことにあることは明らかであるが（本件明細書の段落【００９６】参照，一）般に物を挿入する場合に，その挿入を容易にするために傾斜面（テーパー面）をつけることは周知慣用技術であり，棒状化粧材の把持爪片の先端部内面をテーパ面とすることも本件特許出願前から周知の事項にすぎない。例えば，甲７の図３６，３７に示された棒状化粧料を装着する芯チャック８０の先端内側に示されたテーパ面及び甲８の図８，９に示された棒状化粧材９０を保持する保持片５４の先端内側に形成されたテーパ面は，その機能について明示的な記載はないものの，いずれも，棒状化粧材の挿入を円滑に行うためのものであることは自明である。
また，原告は，嵌合爪の先端部内周面に形成することと引用発明とは関係がないと主張するが，棒状化粧品の爪部の先端部内周面にテーパを形成することは周知の技術である以上，かかる周知技術の採用は当業者が必要に応じて適宜なし得る程度のことである。
したがって，審決が，棒状化粧品の爪部の先端部内周面にテーパを形成することを周知技術と認定したことに誤りはなく，相違点２に係る構成も当業者が周知技術に基づきなし得たものである。
1-4取消事由1-4（予期し得ない顕著な効果の看過）に対して本件発明１により奏される効果は，本訴甲５の記載から当業者が予測し得る範囲内のものにすぎない。
２取消事由２（本件発明２についての判断の誤り）に対して引用発明の嵌合爪１０に設けられた小突条１１は，引用例の図面からも明らかな，，「」「」ように   外周面に沿って円弧状に形成されているところ円弧状も   略半球状も球面の一部をなす点で共通し，構成，作用効果に実質的な差異はない。したがって，本件発明２は，引用発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものである。


原告は，引用発明においては小突条１１の形状を略半球状の突起とすることは全く予定されていないと主張するが，突起は，摺動溝の底面を摺動し，爪片を内方に押圧するために設けられたものであるから，その形状は，摺動を許容しつつ，爪片の内方への押圧力を生じさせるものであれば足り，摺動溝の底面などの形状を勘案して適宜決定することができる。引用発明における小突条１１を略半球状にできないとする合理的理由は見当たらず，突起の形状として略半球状が格別特異のものとも認められない以上，そのような変更を設計事項とした審決の認定に誤りはない。また，原告は，本件発明２の略半球状の突起と引用発明の小突条１１とは，目的や設計思想が異なると主張するが，両者とも爪片を内方に押し込むようにするために突起を設けるものであり，その目的や設計思想に何ら差異はない。３取消事由３（本件発明９についての判断の誤り）に対して本件発明９は，本件発明１に「前記先筒の前記摺動溝は，その断面が，内径側の内周線が短く外径側の外周線が長い扇形断面となるように形成され，それにより，摺動溝内に位置する前記爪片を前記摺動溝に係合させ，前記爪片が前記先筒の内径方向へ脱出することを防止した」との構成を付加して限定したものであるが，引用例の第２図（嵌合爪の断面形状）には，嵌合爪１０が摺動する溝の断面が，内径側の内周が短く外径側の外周線が長い扇形断面となるように形成されていることが示されている。
また，棒状化粧材繰出容器において，棒状化粧材を把持する爪片とこれを案内する溝の断面形状を扇形にして内径方向に脱出できない構造とすることは，例えば，甲９の第２図及び第４図に，棒状化粧材を保持する中皿②の上部に設けられた保持部（爪片）の断面とこれが摺動する溝の断面が扇形とされていることが明瞭に示されているように本件特許出願前に周知の事項にすぎずこの点からも   本件発明９，，，は，当業者が適宜採用し得る事項にすぎない。
原告は，スプライン構造においては，組み合わせる溝側も突条側も，その断面を，「」，扇形にするなどということはあり得ないと主張するがスプライン   との用語は甲１２～１４に示されるように，円筒内面の溝と軸上の突起との組合せ機構として使用されるにすぎず「スプライン」という用語を用いることにより，溝や突起の，断面形状が特定されるものではないのであるから，原告の主張は根拠のないものである。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（本件発明１について）について
1-1取消事由1-1（一致点認定の誤り）について(1)審決は，引用発明は「外筒１２を圧入固着した案内筒１」を備えていると，「」「   」した上で引用発明の外筒１２を圧入固着した案内筒１   と本件発明１の先筒は，棒状化粧材を進退可能に収容する「収容筒」という概念で共通するものであると認定した。
ア本件発明１は「アイライナー又はアイブロウ用の細径の棒状化粧材を進退，可能に収容する先筒」を備えたものであるところ，この「先筒」は棒状化粧材を収容するための筒であるから「収容筒」ということができる。，他方，引用発明は「案内筒側壁に筒軸方向に切欠した数本のスリットに嵌合し，た嵌合爪を該案内筒内を摺動自在に成る押盤に一体成型し，且つ外周方向に弾性付勢すると共に螺子作用に依り筒状容器内を進退する様に成る芯チャックの嵌合爪を，上記案内筒に芯口を有する外筒を挿着した時，該外筒内壁が，僅かに内方に押圧する様に構成し，化粧品の芯を該押圧に依り上記芯チャックに挟持する事を特徴」（），（   ）とする棒状化粧品用容器実用新案登録請求の範囲であり   さらに引用例甲５には，以下の記載がある。
「第１図は本考案，棒状化粧品用容器の断面図であり，案内筒１は後端を継手筒２に回動自在に嵌合し割リング３に依って抜落ちない様成ると共に先端半分は筒状の周囲に等間隔に平行スリット切欠４を設けて成る。上記案内筒１の後方より螺子筒５を回動自在に挿入し該螺子筒５の雌螺子６に芯チャック７と一体成形に成る螺子軸８を上記案内筒１の前方から螺合して成る。該芯チャック７は上記螺子軸８と連続した，上記案内筒１より僅かに小径な円盤状の押盤９と該押盤の周側に固設し，前記案内筒１のスリット切欠４に摺動自在に嵌合して成る嵌合爪１０から成り，該嵌合爪１０は案内筒１の筒厚より僅かに厚く又，円筒外向きに僅かに弾性付勢して成ると共に嵌合爪１０外端部に小突条１１が設けられる。１２は芯口１３を有する外筒であり，上記案内筒１前方より冠挿し，後端は該案内筒腹部１′と取外し可能に圧入固着して成ると共に上記芯チャック７の嵌合爪１０に設けられた小突条１１を内方に僅かに押込んで成る。１４は，前記螺子筒５後端に圧入嵌着すると同時に継手筒２とも圧入嵌着した有底回動筒であり，１５は，上記継手筒２先端と着脱自在に嵌合して成るキャップである。尚，図中ａは棒状化粧品の芯である。上記構成に成る化粧品用容器は，回動筒１４を回して螺子筒５を回動する事に依って該螺子筒５の雌螺子６と螺合した螺子軸８の螺合作用に依り芯チャック７，，が案内筒１内を進退する。従って該芯チャック７に挟持された化粧品の芯ａは外筒１２の芯口１３より進退して成るものである（２欄９行～３欄２行）。」上記記載によれば，引用発明において，内部に棒状化粧品の芯ａを収容した「案内筒１」と，芯口を有する筒状の「外筒１２」とは，外筒１２を案内筒１前方より冠挿し，後端を案内筒腹部１’と取外し可能に圧入固着することにより，芯ａを収容する筒を形成し，その内部を芯ａが進退するものと認められ，引用例の第１図及び第２図には，外筒１２を冠挿した案内筒１の内部に芯ａが収容された状態が図示されている。そうすると，引用発明の「外筒１２を圧入固着した案内筒１」は，棒状化粧材を進退可能に収容するための「収容筒」であるということができる。イこれに対し，原告は，引用発明の案内筒の構造上の特異性を強調し，本件発明１における「棒状化粧材を進退可能に収容する先筒」と対比すべき引用発明の部材は，案内筒１であると主張する。


しかしながら，そもそも，棒状化粧材を収容する筒を形成し，その内部を棒状化粧材が進退可能にすることは，甲６の芯筒(1)，甲７のテーパ筒１５などに示されているようにごくありふれた構成であり前記判示のとおり引用発明の   外筒１２，，「を圧入固着した案内筒１」も棒状化粧材を進退可能に収容するものであると認められる。原告が主張するような引用発明の案内筒の構造は，引用発明の「外筒１２を」，圧入固着した案内筒１が収容筒といえるかどうかの結論を左右するものではなく本件発明の「先筒」と引用発明の「案内筒１」を対比すべきであるとの原告の主張も理由がない。
原告は，仮に，本件発明の「先筒」と引用発明の「外筒１２を圧入固着した案内筒１」を対比するとしても，引用発明の案内筒１と外筒１２とは，その一部のみについて，相互に着脱自由な状態で圧入固着されていて，しかも，圧入固着されている以外の部分においては若干の隙間が存在し，その隙間を介した内側には，自由端を有する板状部１ｂが，スリット切欠４を隔てて並列した状態となっているなどの構造上の相違点があるとも主張する。
しかしながら，引用発明の案内筒１と外筒１２とが一部のみについて相互に着脱自由な状態で圧入固着されていること，圧入固着されている以外の部分において若干の隙間が存在すること，その隙間を介した内側に自由端を有する板状部１ｂがスリット切欠４を隔てて並列していることなどの点は，引用発明の「外筒１２を圧入固着した案内筒１」が棒状化粧材を進退可能に収容するための収容筒であるとの認定を何ら妨げるものではない。
ウしたがって，引用発明の「外筒１２を圧入固着した案内筒１」と本件発明１の「先筒」とは，棒状化粧材を進退可能に収容する「収容筒」という概念で共通するものであるとの審決の認定には誤りがない。
(2)審決は，引用発明の「外筒１２の内壁と案内筒１のスリット切欠４とで形成され嵌合爪１０が摺動自在に嵌合される数条の溝」と本件発明１の「先筒内周面に形成され爪片が収容される複数の摺動溝」とは，いずれも「収容筒内周面に形成され爪片が収容される複数の摺動溝」と理解できるとして，この点を一致点と認定した。
ア引用例の上記記載によれば，引用発明の案内筒１には，筒状の周囲に等間隔に平行スリット切欠４が設けられており，案内筒１前方より外筒１２を冠挿して，案内筒１１に圧入固着すると，外筒１２の内壁とスリット切欠４との間に数条の溝状の空間が形成されることが認められる。また，引用発明の嵌合爪１０は，押盤に複数一体成型され，棒状化粧品の芯１ａを挟み込んで保持するものであり「案内，筒１のスリット切欠４に摺動自在に嵌合して成る（引用例の２欄１９～２０行）」ものであるから，外筒１２を圧入固着した案内筒１において，外筒１２の内壁とスリット切欠４との間に形成される空間内を摺動するものと認められる。そうすると，引用発明において，案内筒１に外筒１２を冠挿した状態において形成される，外筒１２の内壁とスリット切欠４との間の空間は「収容筒内周面に形，成され爪片が収容される複数の摺動溝であるということができ本件発明１の   先」，「筒内周面に形成され爪片が収容される複数の摺動溝」も「収容筒内周面に形成され爪片が収容される複数の摺動溝」ということができるのであるから，両発明が「収容筒内周面に形成され爪片が収容される複数の摺動溝」を備えている点で一致するとした審決の認定には誤りはないというべきである。
イこれに対し，原告は，引用発明のスリット切欠４と外筒１２の内周壁によって形成される空間は，案内筒１の複数の板状部１ｂが，外筒１２の内周壁との間に隙間を隔てて並列している状態のものであるから，その側壁と底面との間には空隙が存在し，かつ，板状部１ｂによって形成される側壁と，外筒１２の内周面によって形成される底面との相対移動が予定されているものであり，引用例のこの部分を「溝」ということはできないなどと主張する。
確かに，引用例には「嵌合爪１０は案内筒１の筒厚より僅かに厚く又，円筒外，向きに僅かに弾性付勢して成ると共に嵌合爪１０外端部に小突条１１が設けられる（２欄２１～２３行）と記載され，引用例の第１図及び第２図には，外筒１２。」の内周と板状部１ｂの外周面との間に僅かの隙間があることが図示されている。しかしながら，この隙間は，板状部１ｂの厚みに比してごくわずかなものであり，板状部の側面と外周１２の内周により形成される空間を「溝」ということを妨げるものではなく，また板状部１ｂによって形成される側壁と，外筒１２の内周面によって形成される底面との位置関係が相対移動するとしても，板状部の側面と外周１２の内周により形成される空間が「溝」であることには変わりがないというべきである。
ウ以上によれば，引用発明の「外筒１２の内壁と案内筒１のスリット切欠４とで形成され嵌合爪１０が摺動自在に嵌合される数条の溝」と本件発明１の「先筒内周面に形成され爪片が収容される複数の摺動溝」とは，いずれも「収容筒内周面に形成され爪片が収容される複数の摺動溝」である点で一致するとの審決の認定には誤りがない。
(3)審決は，本件発明１と引用発明は「アイライナー又はアイブロウ用の細径の棒状化粧材を進退可能に収容する収容筒「アイライナー又はアイブロウ用の棒」状化粧材繰出容器」である点で一致すると認定した。
ア引用例には「本考案は，棒状化粧品用容器の改良に関するものである。従，，，，」（）来   口紅アイシャドウ眉墨等の棒状固形化粧品の容器は   １欄２６～２９行との記載があり「棒状化粧品用容器」の種類については特に限定していない。こ，こでいう「アイシャドウ，眉墨」は，眼の輪郭線を整え，あるいは眉の形状を整えるための化粧用具であるから，眼や眉という微妙繊細な部位についての化粧操作に適するように，細径からなる棒状化粧材であると考えられる。そうすると，引用発明にいう「棒状化粧品用容器」には「アイライナー又はアイブロウ用の細径の棒，状化粧材」が含まれると認めることができる。


したがって，本件発明１と引用発明は「アイライナー又はアイブロウ用の細径の棒状化粧材を進退可能に収容する収容筒「アイライナー又はアイブロウ用の棒状」化粧材繰出容器」である点で一致するとの審決の認定に誤りはない。イこれに対して，原告は，引用発明において１～３ｍｍ程度の細径の棒状化粧材を進退可能に収容する部分を構成しようとすれば，案内筒１の複数の板状部１ｂはほぼ線条体のものとして形成せざるを得ず，芯チャック７から強いひねり応力を受けると変形してしまうのであるから，引用発明の「棒状化粧品用容器」は「アイライナー又はアイブロウ用の細径の棒状化粧材」として用いることができないと主張する。
(ｱ)しかしながらそもそも   本件発明１に係る特許請求の範囲の記載にはア，，，「イライナー又はアイブロウ用の細径の棒状化粧材」と記載されているにすぎず，本件明細書を参照しても発明の属する技術分野本発明は   細径の棒状化粧材特，「【】，   （にアイライナー，アイブロウ，リップライナー等）を複数の爪片により保持する棒状化粧材繰出容器に関し（段落【０００１「例えば，大径な口紅やコンシー，」】），ラー等，断面積が大きく強度もある棒状化粧材の場合には，化粧材保持部である円筒形の芯チャック内に棒状化粧材の下端側を保持する。この場合，芯チャックに保持される部分の長さと棒状化粧材全長との比は，１：２～１：３程度とするのが一般である（段落【０００３「一方，細径の棒状化粧材の場合には，芯チャッ。」】），クに保持される部分の長さと化粧芯材の長さの比は，例えば１：５～１：６程度に。，，，されるしかしながら   このような細径で脆弱な棒状化粧材の場合繰出操作時に棒状化粧材の折れ，抜け，破損等が生じやすい（段落【０００４）との記載は。」】あるものの，本件発明のアイライナー又はアイブロウ用の棒状化粧材の直径等は明記されていない。
原告は，甲１５～２１を根拠として，アイライナー用又はアイブロウ用の棒状化粧材の直径が通常１～３ｍｍ程度であることは，当業者に自明の技術常識であると主張する。確かに，甲１５～２１には，アイライナー用又はアイブロウ用の棒状化粧材としてその直径が１～３ｍｍ程度のものが記載されていると認められるものの，甲１５～２１から，アイライナー用又はアイブロウ用の棒状化粧材の直径を１～３ｍｍとすることが技術常識であり，本件発明１の棒状化粧材の直径が１～３ｍｍのものに限られるとまでは認められない。
したがって，アイライナー用又はアイブロウ用の棒状化粧材の直径が１～３ｍｍであることを前提とする原告の主張は，採用できない。(ｲ)また，仮に，本件発明１のアイライナー用又はアイブロウ用の棒状化粧材の直径が１～３ｍｍであることを前提とし，板状部１ｂが芯チャック７から強いひねり応力を受けると変形してしまうことを考慮して，引用例記載の「棒状化粧品用容器」がそのままでは「アイライナー又はアイブロウ用の細径の棒状化粧材」として用いることができないとしても，後記のとおり，棒状化粧材を進退可能に収容する収容筒を単一に形成された部品で構成することは周知の技術事項であるから，引用発明の外筒と案内筒を甲６の化粧料容器のように摺動溝を有する一体の先筒とすれば，先筒に刻印されている摺動溝により回転阻止のための回転応力を受け止めることが可能となることは明らかである。そうすると，引用発明を１～３ｍｍの直径の棒状化粧品に適用することに格別の困難性は認められないというべきである。(4)以上のとおり，原告の主張する取消事由1-1には理由がない。1-2取消事由1-2（相違点１の認定判断の誤り）について(1)審決は，相違点１を「収容筒に関し，本件発明１が「先筒」という単一に，形成された部品からなるものであるのに対し，引用発明は「外筒１２を圧入固着，した案内筒１」であるところから「外筒１２」及び「案内筒１」という別体に形，成された部品からなる点」と認定したのに対し，原告は，相違点１の存在は認め。つつも「別体」の具体的な態様を認定していないのは違法であると主張する。，しかしながら，収容筒が単一に形成された部品からなるものであるか，別体に形成された部品からなるかという点を相違点と認定した際に，さらに別体の具体的な構成を認定しないことが誤りであるということはできない。相違点１の認定の誤りをいう原告の主張は失当である。(2)審決は，棒状化粧材を進退可能に収容する収容筒を「先筒」という単一に，形成された部品で構成することは，例えば甲６に例示されているように，この種の分野における周知技術であるから，引用発明に上記の周知技術を適用して本件発明１の相違点１に係る構成とすることは，当業者が必要に応じて適宜なし得ることであると判断した。原告はこの判断を争うが，棒状化粧材を進退可能に収容する収容筒を単一に形成された部品で構成することは，甲６にも見られるように，棒状化粧材という狭い技術分野における周知技術であると認められるのであるから，これを引用発明に適用することは，当事者であれば容易に想到し得たものであり，この判断を妨げるような事情は認められない。
したがって，相違点１に係る構成は，当業者が容易に想到し得たものであるとの審決の判断に誤りはない。
1-3取消事由1-3（相違点２の判断の誤り）について審決は，相違点２を「本件発明１の各爪片の先端部内周面には「テーパ面」が設けられているのに対し，引用発明の各爪片の先端部内周面にはかかるテーパ面が設けられていない点」と認定した上で，棒状化粧品の爪部の先端部内周面にテーパ面を形成することは，甲７，８に記載されているように周知の技術であり，相違点２に係る構成は当業者が普通に採用し得る事項であると判断した。甲７の図３６には，棒状化粧料を装着する芯チャック８０に形成された棒状化粧料を保持するための爪状部分の先端部内周面にテーパ面が形成されており，甲８の図８には，棒状化粧材９０用ホルダー５０の保持片５４の先端内側にテーパ面が形成されている。甲７，８に開示されているとおり，棒状化粧材を保持するための爪部材において，その先端内周面にテーパ面を形成することは従来周知の技術であったものと認められる。
これに対し原告は甲７   ８はいずれも特殊な構造と機能を有する芯チャッ，   ，，，，クの爪部にテーパ面を施したものであるなどと主張するが，引用発明の嵌合爪と甲７，８記載の爪状部分とは，いずれも棒状化粧材を複数の爪状部分により嵌合保持するためのものであり，棒状化粧材を複数の爪状部分により形成される空間に押し込むものである点で共通している。そして，甲７，８記載の爪状部分のテーパ面が，保持する棒状化粧材の挿入を容易にするために形成されているものであることは，技術常識からして明らかである。


平成１６年（行ケ）第３０９号　審決取消請求事件
口頭弁論終結の日　平成１７年２月１６日
判　　　　決
原　　　　　　告　　コラス・スタール・ベー・ブイ
訴訟代理人弁護士　　吉武賢次
同　　　　　　　　　宮嶋　学
訴訟代理人弁理士　　中村行孝
同　　　　　　　　　高村雅晴
被　　　　　　告　　特許庁長官　小川　洋
指定代理人　　　　　影山秀一
同　　　　　　　　　市川裕司
同　　　　　　　　　高橋泰史
同　　　　　　　　　宮下正之
主　　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
３　この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。
事実及び理由
第１　原告の請求
特許庁が不服2001－15071号事件について平成16年２月24日にした審決を取り消す。
第２　事案の概要
本件は，本件出願の出願人である原告が，拒絶査定を受けたので，これを不服として審判請求をしたところ，特許庁が審判請求不成立の審決をしたことから，原告が同審決の取消しを求めた事案である。
第３　当事者の主張
１　請求原因
(1)　特許庁における手続の経緯
ア　出願
原告は，名称を「鋼ストリップの製造のための機器及び方法」とする発明につき，1997年６月９日（パリ条約による優先権主張1996年６月７日。オランダ国）を国際出願日とする特許出願（平成10年特許願第500448号，以下「本件出願」という。）をした。
本件出願に係る発明の要旨は，平成13年１月４日付け手続補正書により補正された明細書（甲５。以下「本願明細書」という。）の特許請求の範囲に記載されたとおりであるが，このうち，請求項８に係る発明（以下「請求項８発明」という。）は，下記のとおりである。
記「1.5mm未満の厚さ，1400を越える幅／厚さ比率及び，通常の熱間圧延過程で得られる約0.04mmのクラウンよりも低いクラウン，をもつ鋼ストリップ。」
イ　拒絶査定
本件出願に対し，特許庁は，平成13年５月22日付けで拒絶査定をした。
ウ　審決
そこで原告は，平成13年８月27日付けで前記拒絶査定に対する不服審判の請求を行い，同請求は不服2001－15071号事件として特許庁に係属した（以下「本件審判手続」という。）。
特許庁は，同事件について審理したうえ，平成16年２月24日付で「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，平成16年３月17日，原告に送達された。
エ　本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は下記(ア)ないし(エ)のとおりであり，要するに，請求項８発明は，本件出願に対して拡大先願の関係にある他の発明と同一の発明であるから，特許法（以下「法」という。）29条の２第１項の規定により特許を受けることができず，したがって，本件出願はこれを拒絶すべきものであると判断したものである。
記(ア)　本件の出願の日（優先権主張：1996年６月７日）の前の他の出願であって，本件出願の出願後に出願公開された，1996年３月15日及び同年４月10日の優先権主張を伴う特願平９－63023号（以下「先願３」という。）の願書に最初に添付した明細書及び図面（以下「先願３明細書」という。）には，「極薄鋼板，極薄鋼板用熱延鋼板及びその製造方法」に関する技術が記載されている。(イ)　先願３明細書には，熱延鋼板についての発明例が開示されており，その中の12例の発明例（以下「先願３各発明例」という。）における厚さ，幅／厚さ比率及びクラウンの数値は，請求項８発明の数値範囲に包含されている。したがって，請求項８発明は，先願３各発明例と同一である。(ウ)　先願３は，上記２つの優先権主張を伴うものであり，上記12例の発明例は，いずれも，先願３の基礎とされた先の出願である特願平８－59666号（出願日1996年３月15日）又は特願平８－112182号（出願日同年４月10日）に記載されている。そして，いずれの出願の出願日も，本件出願の優先権主張日である1996年６月７日よりも前である。
(エ)　以上のとおりであるから，請求項８発明は，先願３明細書に記載されたものと同一である。そして，本件出願にかかる発明の発明者が先願３明細書に記載されたものの発明者と同一であるとも，また，本件出願の出願時に，その出願人が上記他の出願の出願人と同一であるとも認められない。よって，請求項８発明は，法第29条の２第１項の規定により，特許を受けることができない。
(2)　審決の取消事由


本件審決は，査定の理由と異なる拒絶の理由に基づいて本件出願を拒絶すべきものとしたものであるにもかかわらず，本件審判手続において，審判請求人である原告に対し，その理由が通知されていない。したがって，本件審決は，法159条２項，50条に違反してなされたものであり，この手続の違法が本件審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，本件審決は取消しを免れない。（なお，現行法の改善多項制のものでは，１つの特許出願において複数の発明を複数の請求項に記載することができるが，そのいずれか１つの発明が特許することのできないものであるときは，他の発明が特許できるものであるとしても，特許出願全体を拒絶すべきものと解されている。このような出願人に酷な取扱いが正当化されるのは，出願人に十分な手続保障が与えられているからである。したがって，出願人に十分な手続保障が与えられているか否かは厳格に解すべきであって，出願人に誤解を生じさせ，補正等の機会を奪い，不意打ちとなるような手続は，違法というべきである。）
すなわち，
ア　本件審決が拒絶の理由とした法29条の２第１項該当性について，本件出願の審査手続において特許庁が原告に通知した内容は，次のとおりである。
(ア)　拒絶理由通知書
平成12年６月23日付けの拒絶理由通知書（甲３。以下「本件拒絶理由通知書」という。）によって原告に通知された拒絶の理由には，下記のとおりの記載がある。記「(2)　この出願の下記の請求項に記載された発明は，その出願の日前の出願であって，その出願後に出願公開された下記の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明と同一であり，しかも，この出願の発明者がその出願前の出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく，またこの出願の時において，その出願人がその出願前の出願に係る上記特許出願の出願人と同一でもないので，特許法29条の２の規定により特許を受けることができない。記
請求項１－３，６，７，11，12に対して
先願１：特願平８－234233号（特開平９－122709号参照）（但し，優先日は1995.９.６：DE19538341(A1)参照）
請求項１－３，11，12に対して
先願２：特願平８‐279560号（特開平９－164404号参照）（但し，優先日は1995.11.３：DE19540978(A1)参照）
請求項８に対して
先願３：特願平９－063023号（特開平９－327702号参照）（但し，優先日は1996.３.15，1996.４.10）」
(イ)　拒絶査定
①　平成13年５月22日付けの特許庁の拒絶査定（甲２。以下「本件拒絶査定書」という。）では，冒頭に本文として下記のとおり記載されている。記「　この出願については，平成12年６月23日付け拒絶理由通知書に記載した理由(1)，(2)，(3)によって，拒絶査定する。なお，意見書及び手続補正書の内容を検討したが，拒絶理由を覆すに足る根拠が見出せない。」
②　そして，上記本文に引続き，「備考」として，上記理由(1)ないし(3)についての具体的記載があり，そのうち，理由(2)についての記載は下記のとおりである。
記「　出願人は意見書において，先願１は，反転圧延スタンド（可逆スタンドを意図するものと思料）を備えた薄い圧延鋼ストリップを圧延する装置を開示しているが，該装置は本願発明を実行するのに適さない旨主張するが，特許請求の範囲の記載は，可逆圧延を除外するものではないから，上記主張を採用することはできない。」
イ　しかしながら，次に述べるとおり，請求項８発明が先願３各発明例と同一であるから法29条の２に該当するとの拒絶理由（以下「本件拒絶理由」ということがある。）は，実質的に本件拒絶査定書（甲２）には記載されていなかったというべきである。
すなわち，
(ア)　原告は，本件拒絶理由通知書（甲３）を受けて，これに記載されている理由を解消するため，平成13年１月４日付け意見書（甲４）を提出し，また同日付けの手続補正書（甲５）によって，請求項８を含む各請求項を補正した。そして，本件拒絶査定は，原告の上記意見書及び手続補正書を受けてなされたものであるところ，本件拒絶査定書（甲２）には，「この出願については，平成12年６月23日付け拒絶理由通知書に記載した理由(1)，(2)，(3)によって，拒絶査定する。」とした上，その備考において，本件拒絶理由に関連する理由(2)に関しては，「出願人は意見書において，先願１は，反転圧延スタンド（可逆スタンドを意図するものと思料）を備えた薄い圧延鋼ストリップを圧延する装置を開示しているが，該装置は本願発明を実行するのに適さない旨主張するが，特許請求の範囲の記載は，可逆圧延を除外するものではないから，上記主張を採用することはできない。」とするのみで，本件拒絶理由通知書（甲３）に摘記されていた「先願３」に関する記載がない。
このような経緯に照らすと，本件拒絶査定書に記載された拒絶理由の解釈として，本件拒絶理由通知書（甲３）記載の理由(2)のうち，請求項８発明が「先願３」の発明と同一であるとの拒絶理由は解消したという趣旨のものであると考えるのが，自然かつ合理的である。
したがって，本件拒絶査定書（甲２）には，法29条の２に関する理由(2)については，「先願１」との同一性のみが査定の理由として記載されており，先願３各発明例との同一性という理由は実質的には記載されていないというべきである。(イ)　なお，被告は，後記のとおり，本件拒絶査定書（甲２）には，請求項８発明と先願３各発明例との同一性が拒絶理由として記載されていると主張する。しかし，出願人に対する手続保障という観点からすれば，拒絶査定に拒絶の理由が記載されているか否かは，形式的にではなく，実質的に判断すべきものである。被告の主張は，拒絶査定に拒絶の理由の記載が必要とされる趣旨を看過したもので，失当である。
(ウ)　また，被告は，拒絶査定には法49条１号ないし６号に定めた拒絶の理由のいずれによるかを記載すれば足り，本件拒絶査定書（甲２）のように「備考」を記載するか，記載するとして何を記載するかは審査官の裁量によるものであるから，備考欄に請求項８発明と先願３各発明例との同一性について記載がないとしても，請求項８発明と先願３各発明例とが同一でないと判断したことにはならない，と主張する。


しかし，拒絶査定に理由を付すべきものとした法52条１項の立法趣旨は，出願人に対して拒絶の理由を明らかにし，もって出願人に対する手続保障を図ることにあるから，単に法49条１号ないし６号のいずれによるかが記載されていれば足りるものではない。また，本件拒絶査定書（甲２）の「備考」欄が審査官の裁量によって記載されるものであるとしても，だからといって出願人に誤解を与えるような記載をしてよいことにはならず，「備考」欄の記載等によっても的確に把握できない拒絶理由は，拒絶査定に記載されていないのと同視すべきである。よって，被告の主張は失当である。
(エ)　更に，被告は，原告の審判手続における主張からみて，請求項８発明と先願３各発明例との同一性が拒絶理由の一つであることを原告は認識・理解していたはずであると主張する。
しかし，出願人である原告に対して十分な手続保障がなされたか否かは，特許庁がなした行動から判断すべきであって，原告がなした行動によって判断されるべきではない。また，被告が指摘する原告の審判手続における主張は，本願明細書の請求項１等に係る発明について述べたものであることはその記載から明らかであるから，原告が，請求項８発明と先願３各発明例との同一性が査定の理由となっていると理解していたことを示すものではない。
ウ　そうすると，本件拒絶査定書（甲２）には，請求項８発明と先願３各発明例との同一性は査定の理由として記載されていなかったというべきであるから，審判手続においてこれを拒絶審決の理由とするのであれば，法159条２項，50条に則って，原告に対して新たに拒絶理由の通知を行い，原告が意見書を提出し，明細書又は図面を補正し，若しくは分割出願する機会を与えるべきであった。したがって，かかる通知をせずになされた本件審決は，違法な手続に基づいてなされたものであり，この手続の違法が本件審決の結論に影響を与えることは明らかである。
２　請求原因に対する認否と反論
(1)　認否
ア　請求原因(1)アないしエの事実は認める。
イ　同(2)は争う。ただし，本件拒絶理由通知書（甲３）及び本件拒絶査定書（甲２）に，原告主張のような記載があることは認める。
(2)　被告の反論
本件出願に係る各発明の法29条の２第１項該当性について，本件出願の審査手続において特許庁が原告に通知した内容は，原告主張のとおりであるが，その審査手続の過程に照らしても，本件審決は，査定と異なる拒絶の理由によってなされたものということはできず，原告の主張は失当である。
すなわち，
ア　本件審決は，請求項８発明が先願３各発明例と同一であることを拒絶の理由とするものであるところ，かかる理由は，本件拒絶理由通知書（甲３）の「理由(2)」の「請求項８について」の項に記載されていた。そして，本件拒絶査定書（甲２）では，この「理由(2)」を含めて，「拒絶理由を覆すに足る根拠が見出せない。」との見解が示されているのである。
そうすると，本件拒絶査定書においても，本件拒絶理由通知書におけるのと同様に，請求項８発明について先願３各発明例と同一であって法29条の２第１項の規定により特許を受けることができない旨の判断が示されていたといえることは明らかである。
イ　原告は，本件拒絶査定書の「備考」欄の記載からすれば，請求項８発明と先願３各発明例との同一性は，実質的には査定の理由として示されていないと主張する。
しかし，拒絶査定には，法49条１号ないし６号に定められた拒絶の理由を記載することが必要ではあるが（法52条１項），理由に「備考」として何を記載すべきかについて，また，備考に何らかの記載をする必要性の有無については，法律上の定めはなく，審査官の裁量にゆだねられている。また，本件拒絶査定書の「備考」の記載において，請求項８発明と先願３各発明例との同一性という拒絶理由を撤回したとの審査官の見解が示されているわけではない。
そうすると，本件拒絶査定書の本文において，請求項８発明と先願３各発明例の同一性の点を含めて本件拒絶理由通知書記載の理由が全て引用されているにもかかわらず，本件拒絶査定書の備考の記載によれば当該同一性の点に関する拒絶の理由は解消したとの判断が示されていると解釈するのが自然かつ合理的であるとする原告の主張は失当である。
ウ　また，本件審判手続において，原告は，請求項８発明と先願３各発明例とは同一でないとの主張を現に行っているから，原告は本件拒絶査定書を検討し，両者が同一であることも査定の理由の一つとなっていることを十分に理解・認識していたものである。
したがって，本件拒絶査定書には，理由(2)については「先願１」に関する拒絶理由のみが記載されており，本件拒絶理由は記載されていない旨の原告の主張は，本件審判手続において原告が行った主張との一貫性を欠くものであって，不自然・不合理な主張であると言わざるを得ない。
第３　当裁判所の判断
１　特許庁における手続の経緯
請求原因(1)アないしエの事実は当事者間に争いがない。
２　審決を取り消すべき事由の有無
(1)　証拠（甲１ないし５，乙１ないし３）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実を認めることができる。
ア　原告は，弁理士Ａ（以下「Ａ弁理士」という。）を代理人として特許庁に対する本件出願に関する手続を行っていたところ，平成11年４月19日付け手続補正書（乙３）による補正後の請求項８は，「1.5mm未満の厚さ，1400を越える幅／厚さ比率及び，通常の熱間圧延過程で得られるよりも低いクラウン，をもつ鋼ストリップ」というものであった。
イ　その後，特許庁は，平成12年６月23日付け拒絶理由通知書（甲３）により，Ａ弁理士を通じて原告に対し，本件出願は拒絶されるべき旨の通知を行ったが，その理由は，請求項８に関するものとしては，要旨，①公知文献に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができた（法29条２項），②先願発明と同一である（法29条の２），③「通常の熱間圧延過程で得られるよりも低いクラウン」とはどの程度を指すのか不明瞭である，等とするものであった。ウ　これに対し，原告代理人であるＡ弁理士は，平成13年１月４日付け意見書（甲４）において，同日付け手続補正書（甲５）により請求項１ないし12を補正したので，前記イにより指摘された拒絶理由は全て解消された旨を述べている。因みに，この補正後の請求項８は本件「請求項８発明」のとおりのものであり，上記意見書では，このように補正することにより，同発明は先願３の発明と同一でないことになった旨を明言している。


エ　しかし特許庁は，原告の前記意見書及び補正をしん酌しても本件出願は拒絶すべきものと判断し，平成13年５月22日付け拒絶査定書（甲２）により，「この出願については，平成12年６月23日付け拒絶理由通知書に記載した理由(1)，(2)，(3)（注：前記イの①，②，③にそれぞれ対応）によって，拒絶査定する。なお，意見書及び手続補正書の内容を検討したが，拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせない。」とした上，その備考において，「理由(2)について」として「出願人は意見書において，先願１は，反転圧延スタンド（可逆スタンドを意図するものと思料）を備えた薄い圧延鋼ストリップを圧延する装置を開示しているが，該装置は本願発明を実行するのに適さない旨主張するが，特許請求の範囲の記載は，可逆圧延を除外するものではないから，上記主張を採用することはできない。」とした。
オ　そこで原告は，Ａ弁理士を通じて平成13年８月27日付けで特許庁に対し，前記拒絶査定に対する審判を請求したが，その請求の理由は，「本願は原審における平成12年６月23日付拒絶理由通知書の理由に拘らず，特許されるべきものであり，原査定の認定は誤っている。」等とするものであった（乙１）。そして，原告は平成14年１月11日付けでＡ弁理士を通じて手続補正書（乙２）を提出したが，その内容は，拒絶理由(1)(2)(3)の全てにつき詳細に反論したものであり，その要旨は，前記ウの平成13年１月４日付け意見書（甲４）と概ね同一の内容（先願３の発明との比較については全く同一）であった。カ　そして特許庁は，平成16年２月24日付けで本件審決を行い，「本件審判の請求は成り立たない。」としたが，その理由は，請求項８についてのみの判断であり，かつ，同請求項８に係る本願発明が前記先願３の発明と同一である（拒絶理由(2)），というものであった。
(2)　以上の認定事実に基づき，本件審決を取り消すべき事由の有無について判断する。
ア　原告は，まず，本件拒絶査定書（甲２）の「備考」の記載は，本件出願に係る各発明の法29条の２第１項該当性（本件拒絶理由通知書にいう「理由(2)」）については，「先願１」との同一性のみに言及しており，先願３明細書記載の発明との同一性は拒絶理由とはならない旨の判断を表明しているのに等しいと主張する。その上で，本件審決が先願３各発明例との同一性を拒絶理由としたことは，査定の理由と異なる拒絶の理由に基づくものであり，法159条２項，50条に基づく新たな拒絶理由の通知を欠いた本件審判手続は違法であると主張する。しかしながら，本件拒絶査定書（甲２）の本文の記載は，前記(1)エの認定のとおり，「この出願については，平成12年６月23日付け拒絶理由通知書に記載した理由(1)，(2)，(3)によって拒絶査定する。なお，意見書及び手続補正書の内容を検討したが，拒絶理由を覆すに足る根拠が見いだせない。」というものであり，これが，査定の理由を構成していることは文面上明らかである。したがって，本件拒絶査定書には，本件拒絶理由通知書に記載された拒絶理由がそのまま全て引用されているということができ，請求項８発明と先願３各発明例とが同一であるから法29条の２第１項に該当するとの理由も，査定の理由の一つを構成しているというべきである。
したがって，本件審決が，査定の理由と異なる拒絶の理由によってなされたものであるということはできない。
イ　のみならず，本件審判手続における原告の主張からみても，請求項８発明と先願３各発明例との同一性が査定の理由の一つを構成していることを，原告自身が理解・認識していたことが認められる。
すなわち，原告が本件審判手続において提出した平成14年１月11日付手続補正書（乙２）には，次の①ないし③のとおりの記載がある。
①「(2)　拒絶査定の理由の要点
原査定の拒絶理由は，平成12年６月23日付の拒絶理由通知書に記載した理由，即
ち，
『第１の拒絶理由
本願の請求の範囲に記載された発明は，………の発明から容易に発明することができたものであるから，特許法第29条第２項の規定により特許を受けることができない。
第２の拒絶理由
本願の請求の範囲に記載された発明は，
１．特願平８－234233号（以下先願１という)，２．特願平８－279560号（以下先願２という)，及び３．特願平９－63023号（以下先願３という)，
の発明と同一であるから，特許法第29条の２の規定により特許を受けることができない。
第３の拒絶理由
本願の請求の範囲の記載は不明瞭であるから，特許法第36条の規定により特許を受けることができない。』
というものである。」（乙２，２頁10行～３頁11行）
②「(xⅳ)　先願３（特願平９－63023号）
先願３は，非常に薄い鋼シートの製造方法を開示している。この方法においては，厚い鋼スラブが鋳造され，鋼バーに別個の工程で荒仕上げされ，鋼バーが他の工程において連結され，引き続く工程においてホット圧延されて，高温圧延鋼ストリップが形成され，このストリップがコイルに巻かれる。他の工程において，高温圧延鋼ストリップが，巻き戻され，コールド圧延される。先願３に開示された方法は，本願発明のような，エンドレス又は準エンドレスの方法に合致しない。この引用例は，本願発明の特徴的構成を開示していない。」（乙２，９頁11行～18行）
③「(5)　結語
上記の通りであるので，本願特許請求の範囲の欄に記載された発明は，………先願１－３………から明確に区別され，………上記先願１－３の発明と同一でもない。
よって，「原査定を取り消す，本件出願の発明は特許すべきものとする。」との審決を求める。」（乙２，12頁５行～13行）


前述した本件審判手続における原告の主張からみれば，原告は，「本願の請求の範囲に記載された発明は，………先願３の発明と同一であるから，特許法第29条の２の規定により特許を受けることができない。」との点（上記①）が査定の理由の一つとされているとの理解の下に，本件出願に係る各発明と先願３明細書に記載された発明とを具体的に比較し，「先願３は………本願発明の特徴的構成を開示していない」旨主張し（上記②），「本願特許請求の範囲の欄に記載された発明は，………先願３の発明と同一ではない」（上記③）と結論付けている。そして，本件拒絶理由通知書の記載のうえで，先願３明細書は，本件出願に係る各発明のうち請求項８発明との同一性の関係でのみ引用されていることは明らかであるから，このように先願３明細書について原告が言及していることは，請求項８発明と先願３各発明例との同一性という本件拒絶理由についての主張を行ったことにほかならない。
したがって，原告は，乙２を含む本件審判手続において，請求項８発明が先願３発明例と同一であるとの理由により拒絶査定がなされたことを，既に理解・認識していたと認めるのが相当である。
ウ　原告は，原告の前記主張②は，本件拒絶理由が本件拒絶査定書に記載されていると理解していたことを示すものではなく，むしろ，本件拒絶査定書の「備考」には法29条の２該当性については「先願１」との関係のみが記載されており，本件拒絶理由は記載されていないと理解していたことを示すものであると主張する。そして，原告のかかる理解（誤解）は，本件拒絶査定書の記載が誤解を招く表現だったことによるものであるから，このような場合，本件審判手続において改めて本件拒絶理由を通知することが必要であったと解すべきであると主張する。しかし，本件拒絶理由通知書（甲３）における「理由(2)」の記載からすれば，先願３明細書は，請求項８発明と同一の発明が開示されているという趣旨で引用されていることは明らかなのであるから，かかる記載に接した出願人たる原告としては，請求項８発明が「物」の発明であることに鑑み，先願３明細書の中に「物」の形状を特定した発明としてどのようなものが開示されているかを検討し，自ら，先願３各発明例が請求項８発明と同一であることを発見し，請求項８を削除する等の対応をすることは容易であったというべきである。しかるに，原告は，かかる対応をとらず，審査手続における意見書（甲４）及び本件審判手続における手続補正書（乙２）のいずれにおいても，代理人であったＡ弁理士を通じて，従前どおりの主張を繰り返したものである。したがって，このような経緯に鑑みると，本件審判手続において改めて特許庁の側が拒絶理由を通知すべきであったとまでいうことはできない。
エ　また，原告は，審判官が改めて拒絶理由を通知しなかったことが原告に対する手続保障に欠けるものであったか否かは，原告が取った行動ではなく，審判官が取った行動を基準に考えられるべきであると主張する。しかし，法159条２項，50条の趣旨は，出願人に防御権行使のための意見書，手続補正書を提出する機会を与え，特許出願手続の適正妥当な運用を図ることにあるから，拒絶査定不服の審判手続において改めて拒絶理由の通知を要するか否かは，出願人の防御権行使の機会を奪う結果を招来するか否かの視点から判断すべきものである。しかるに，本件審判手続において，原告は，専門家であるＡ弁理士を通じて，本件拒絶理由たる請求項８発明と先願３明細書記載の発明との同一性について主張立証をする機会を有し，かつ，かかる機会を現実に行使したことは明らかであるから，この点に関する原告の主張も，理由がない。
オ　さらに，原告は，出願人に対する手続保障の観点からも，本件審決の手続は違法なものであると主張する。
しかし，手続保障とはいっても，それは，出願人の側でも，自ら行った特許出願の内容を踏まえて先行文献等を自ら精査することを前提としたもので足りるというべきである。
かかる観点に立って本件を見ると，先願３明細書は，本件拒絶理由通知書の段階において既に，請求項８という単一の請求項に対する関係で，同一の発明を開示したものとして引用されていることは明らかである。そして，請求項８発明は「鋼ストリップ」の形状を特定するもので，「物」の発明の範疇に属することも明らかであるから，本件拒絶理由通知書に接した特許出願人たる原告において，先願３明細書の内容を精査のうえ，先願３各発明例が請求項８発明と同一の発明を開示したものであることを確認し，これを踏まえて意見書の提出または特許請求の範囲の補正等の然るべき対応を取ることは，容易になし得ることであったというべきである。しかるに，原告は，審査段階の意見書（乙４）及び本件審判手続中の手続補正書（乙２）のいずれにおいても，先願３明細書を「方法」の発明という観点からのみ検討することに終始したものである。
このような原告の対応に鑑みると，多数の案件を迅速に処理すべき要請を受けつつ審査・審判の衝に当たる特許庁の側で，原告の誤解を積極的に解くため，本件審判手続中で改めて本件拒絶理由を通知したり，原告の上記主張が本件拒絶理由に対するものとしては不的確である旨を指摘したりすることまでも，法的に義務付けられるとまでいうことはできない。したがって，審判官が，本件拒絶理由は本件拒絶理由通知書を引用した本件拒絶査定書において示されているとの見解のもとに，改めて本件拒絶理由を通知することなく本件審決をしたことが，違法であるということはできない。
３　以上のとおり，原告主張の取消事由によっては，本件審決を違法として取り消すことはできず，また，他に，本件審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。よって，本件審決は相当であり，原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所　知的財産第１部
裁判長裁判官　　　中　　野　　哲　　弘
裁判官　　　青　　柳　　　　　馨
裁判官　　　上　　田　　卓　　哉


平成１３年（行ケ）第４５号　審決取消請求事件
口頭弁論終結日　平成１３年５月１５日
判　　　　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　　　株式会社シグマ
訴訟代理人弁理士　　　　伊　　　藤　　　捷　　　雄被　　　　　　告　　　　　特許庁長官　及川    耕造指定代理人　　　　　      八　木　橋　　　正　　　雄同　　　　　　　　　　　　大　　　橋　　　良　　　三
主　　　　　　　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は，原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
特許庁が不服２０００－２９１号事件について，平成１２年１２月１２日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，平成１０年９月８日，「習う楽しさ教える喜び」の文字を標準文字で書して成り，商標法施行令別表による商品及び役務区分第４１類の「技芸，スポーツ又は知識の教授」を指定役務とする商標（以下「本願商標」という。）について，商標登録出願（平成１０年商標登録願第７６８２２号）をしたが，平成１１年１１月２６日に拒絶査定を受けたので，これに対する不服の審判の請求をした。特許庁は，同請求を不服２０００－２９１号事件として審理した結果，平成１２年１２月１２日に「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，平成１３年１月１０日にその謄本を原告に送達した。
２　審決の理由
別紙審決書の理由の写しのとおり，本願商標は，その指定役務に関するキャッチフレーズと理解されるにとどまり，自他役務を識別できる標識部分を有しないものであって，需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるから，商標法３条１項６号に該当する，と認定判断した。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
審決は，本願商標につき，自他役務の識別機能を有しているにもかかわらず，誤って，自他役務識別機能を有しないと認定，判断したものであり，この誤りが結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，違法として取り消されるべきである。
１　「習う楽しさ教える喜び」という語句が，審決が説示するように，ものごとを習ったり，教えたりする際の一つの望ましい形，姿を表わしているとしても，この語句が教育の理想の姿を表すキャッチフレーズとして一般に使用されている事実は存在しないから，本願商標が自他役務識別機能を有しないと認定判断したのは，審決の誤りである。
電話帳（甲第２号証）や各種教室情報誌（甲第９号証）をみても，「習う楽しさ教える喜び」というキャッチフレーズは，どこにも記載されておらず，本願商標のような語句がその指定役務を提供する各種学校の業界において日常使用されているという事実をうかがわせるものは，全く見いだせない。被告が提出した乙第１ないし第６号証にも，上記キャッチフレーズは，原告自身が経営する自動車教習所による使用例１件以外には，記載されておらず，「習う楽しさ」単独の使用例及び「教える喜び」単独の使用例も，１件も記載されていない。被告は，本願商標を前段の「習う楽しさ」と後段の「教える喜び」とに分離し，しかも，前段の「習う楽しさ」を「学ぶ楽しさ」に，後段の「教える喜び」を「教える楽しさ」に歪曲して，それぞれにつき，これと似たような例がある旨主張する。しかし，本願商標は，すべての文字が標準文字で同書，同大，同間隔に書され，語呂語調もよいことから一連に称呼されるものであって，一体不可分のものであるというべきであるから，これを分離して，しかも上記のように歪曲することには，何の合理性も認められない。
２　審決が，本願商標が教育あるいは習い事のキャッチフレーズとして用いられているとして挙げる具体例は，いずれも，被告の主張の根拠とはなり得ないものである。
(1)　「小学生は年上のお兄さんやお姉さんと接することで授業の楽しさを知り，高校生は小学生に接することで教える喜びを知ってほしい」との例においては，本願商標の語句はキャッチフレーズとして記載されていない。またこの例は，高校生と小学生の交流の目的として述べられているにとどまるものであって，教育の理想として述べられているものではない。
(2)　「本や教科書もない場所で，子供たちは一生懸命に字を覚えて勉強していた。学ぶこと，教えることの喜びを改めて感じることができました。教員としての自信が新しく生まれたような気がします」との例においては，本願商標の前段部分である「習う楽しさ」の字句はなく，本願商標の語句はキャッチフレーズとして記載されていない。
(3)　「平和橋自動車教習所，『創業４０周年記念和歌』を募集中；下の句は『習う楽しさ，教える喜び』で，上の句を募集しています。」との例は，本願商標の出願人である原告自身の経営する自動車教習所による使用例であって，第三者による使用例ではない。商標登録出願人が，自己の出願商標を自社の宣伝目的でさまざまな使用態様で使用するのは当然であり，これを本願商標が自他役務の識別力を有していないことの根拠とすることはできない。
３　本願商標が自他役務の識別機能を有することは，本願商標と同じように教育の一つの理想の形，姿，或いはキャッチフレーズとなり得る商標が，次のとおり登録されていることからも，明らかである。
①　「人から人への教育」
指定役務　第４１類「学習塾における教授」
②　「学術とスポーツの真剣味の殿堂たれ」」
指定役務　第４１類「大学における教授等」
③　「これなんの話？」
指定役務　第４１類「学習塾における教授」
④　「もっと，心のそばへ。」


指定役務　第４１類「技芸・スポーツ又は知識の教授等」
⑤　「子供達に日々希望と感動の祈りを」
指定役務　第４１類「育児の教授等」
第４　被告の反論の要点
審決の認定判断は正当であり，審決に原告主張の違法はない。本願商標は，これを本願の指定役務に使用するときは，これに接する取引者・需要者は，何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであるから，商標法３条１項６号に該当する。
１　原告の主張１について
本願商標は，その指定役務との関係において，人の注意を引くように工夫した簡潔な宣伝文句，いわゆるキャッチフレーズを表したものとして理解されるものであり，同様のキャッチフレーズは，知識の教授関連の役務について一般的に用いられている（乙第１号証の１ないし４，第２号証の１ないし７）。これらは，いずれも，役務の提供者が，その提供に係る役務の特徴を端的に表し，需要者の注意を引くためにキャッチフレーズとして用いられているものである。
そして，本願商標の「習う楽しさ教える喜び」の語句の前半部分の「習う楽しさ」の文字部分は，「習う」の語が「学ぶ」の語義を有することから（乙第３号証），本願商標は「学ぶ楽しさ教える喜び」と読み替えることができる。この「学ぶ楽しさ」の語句は，全国紙に多数回掲載され（乙第４号証），また，「教える楽しさ」の語句も，全国紙に複数回掲載されており（乙第５号証），これらの語は各種の知識の教授の関係記事の中で使用されている。これらの事実からすれば，これらの２つの語句を結合したものと容易に認識，理解される本願商標は，その指定役務について一般的に使用されているありふれた語句ないしはキャッチフレーズの一つを表したものということができる。そして，上記の使用例にみられるように，キャッチフレーズは，役務の質，特徴等を簡潔に表したものであって，単なる宣伝文句として理解されるにとどまり，これが役務について使用されても，自他役務の識別標識として，自他役務を識別することができず，需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものといわざるを得ない。
２　原告の主張２について
原告の主張２(1)の使用例は，「習う楽しさ教える喜び」の語句が，「教える側と学ぶ側の共有」を具体的に表現したもので，教育が教授側の一方的なものでなく，教授側と学習側双方の共有的なものであることの典型を例示するものである。(2)の使用例は，「習う」の語が「学ぶ」と同義であることを踏まえた，本願商標と類似した語句の使用の例を挙げたもので，乙第１号証の１の広告記事で用いられている「日本を教えて世界を学ぶ。」のキャッチフレーズに対応し，(1)の使用例と同じく，「教える側と学ぶ側の共有」を具体的に表現したものである。(3)の使用例は，原告のインターネットのホームページ（乙第６号証）に掲載されているものであり，「習う楽しさ，教える喜び」の文字部分は，提供に係る役務についての説明文中の「教習生の習う楽しさ，インストラクターの教える喜びの場面・・・」の表現に照らしても，需要者の注意を引くための，単なる，キャッチフレーズ（モットー）として認識されるとみるのが自然である。
３　原告の主張３について
原告の挙げる登録例は，教育に関わり合いを有するものではあるとしても，本願商標とは構成が異なるものであるばかりでなく，本来，当該商標が登録できるものであるかどうかは個別に判断されるべきであるから，上記登録例があることのみをもって，本願商標が登録されるべきものであるとする原告の主張は失当である。
第５　当裁判所の判断
１　原告は、本願商標である「習う楽しさ　教える喜び」の語句が教育の理想の姿を表すキャッチフレーズとして一般に使用されている事実は存在しないと主張する。確かに，原告による使用（乙第６号証等）以外に，この語句がキャッチフレーズとして現に使用されていることを示す証拠はない。
しかしながら，本件において問題となるのは，この語句に接した取引者・需要者が，これを自他役務の識別標識として認識するのか，それとも，これをキャッチフレーズとして理解するのかということである。このことは，この語句がキャッチフレーズとして現に一般に使用されているか否かのみによって決せられるものではない。審決は，「習う楽しさ　教える喜び」の語句がキャッチフレーズとして一般に使用されているとは認定しておらず，一般に供用されていることを根拠に結論を導いたものではないことは，審決書の理由の記載から明らかである。上記の語句がキャッチフレーズとして使用されていることが証拠上認められないからといって，そのことをもって，直ちに，審決の認定判断に瑕疵があるとすることはできないのである。
２　本願商標は，「習う楽しさ」の語句と「教える喜び」の語句を組み合わせて作られたものである。「習う」とは，「教えられて自分の身につける。まなぶ。」を，「楽しさ」とは，「満足で豊かな気分であること。快いこと。」を，「教える」とは，「学問や技芸などをさとし知らせる。できるように導く。」を，「喜び」とは，「よろこぶこと。また，その気持ち。」（広辞苑参照）を，それぞれ意味する語であり，「習う楽しさ」とは，文字どおり，習うことの楽しさを，「教える喜び」とは，文字どおり，教えることの喜びを，それぞれ意味することは，一見して明らかである。
そして，これらの意味を有する語句を簡潔に組み合わせた「習う楽しさ　教える喜び」の語句が本願商標の指定役務である技芸，スポーツ又は知識の教授に関して用いられた場合には，この語句に接した取引者・需要者は，それを妨げる何か特別な事情がない限り，この語句の有する上記の意味を想起したうえで，ごく自然に，「習う側が楽しく習うことができ，教える側が喜びをもって教えることができる。」という，教育に関して提供される役務の理想，方針等を表示する宣伝文句ないしキャッチフレーズとして認識，理解することになるものというべきであり，このことは，実際の使用例の有無を検討するまでもなく明らかである。そして，本件全証拠を検討しても，上記認識，理解を妨げる特別の事情を見いだすことはできない。
このようにみてくると，審決のなされた時点において，「習う楽しさ　教える喜び」の文字に接した取引者・需要者は、これを，各種学校等の教育に関する役務の理想，方針等を表示する宣伝文句ないしキャッチフレーズであると認識，理解するにとどまり、自他役務の識別標識とは認識しないものと認める以外にないものというべきである。


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平成１７年（行ケ）第１０５５８号審決取消請求事件
平成１８年３月７日口頭弁論終結
判決
原告長瀬産業株式会社
原告株式会社平間理化研究所
原告ナガセケムテックス株式会社
原告ら訴訟代理人弁護士吉武   賢次
同宮嶋学
同訴訟代理人弁理士永井   浩之
同勝沼宏仁
同岡田淳平
被告株式会社ケミテック
訴訟代理人弁理士廣江   武典
同武川隆宣
同高荒新一
同中村繁元
同西尾務
主文
原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第１当事者の求めた裁判
１原告ら
(1)特許庁が無効２００４－８０１４７号事件について平成１７年５月３１日にした審決を取り消す。
(2)訴訟費用は被告の負担とする。
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２被告
主文同旨
第２当事者間に争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
原告らは，昭和６２年２月１０日に特許出願された特願昭６２－３００３７号（以下「原出願」という。）の一部を平成７年１月３０日に新たな特許出願とした，発明の名称を「現像原液の希釈装置」とする特許第２７５１８４９号の特許（平成１０年２月２７日設定登録。以下「本件特許」という。発明の数は１である。）の特許権者である。
被告は，平成１６年９月７日，本件特許を無効とすることについて審判を請求した。特許庁は，この請求を無効２００４－８０１４７号事件として審理し，平成１７年５月３１日，「特許第２７５１８４９号の請求項１に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし(以下「本件審決」という。)，同年６月１０日，その謄本は原告らに送達された。
２特許請求の範囲
本件特許に係る明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の記載は，次のとおりである（以下，この発明を「本件発明」という。）。「ホトレジストを用いて微細加工を行う加工用設備に管路を介して所望濃度の現像液を送給するための現像原液の希釈装置であって，ホトレジスト用アルカリ系現像原液と純水とを受け入れて所定時間強制撹拌
する撹拌槽と，
前記撹拌槽内の混合液の一部を抜き出しその導電率を測定したのち撹拌槽内
に戻す導電率測定手段と，
前記導電率測定手段からの出力信号にもとづき前記撹拌槽に供給されるホトレジスト用アルカリ系現像原液または純水のいずれか一方の流量を制御する
制御手段と，
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前記撹拌槽からの混合液を前記加工用設備に前記管路を介して送給する前に
受け入れ貯留する貯留槽と，
前記撹拌槽と前記貯留槽を窒素ガスでシールする窒素ガスシール手段と，を備えたことを特徴とする現像原液の希釈装置。」
３本件審決の理由
別紙審決書の写しのとおりである。要するに，本件発明は，特開昭６２－１１５２０号公報（甲３の１〔本件審決における「甲１」〕。以下「引用例」という。），実公昭５９－２９９４０号公報（甲３の３〔本件審決における「甲３」〕），特開昭６０－９８６２４号公報（甲３の４〔本件審決における「甲４」〕），実願昭５９－１８２７０９号（実開昭６１－９８５２７号）のマイクロフィルム（甲３の６〔本件審決における「甲６」〕）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができた，というものである。本件審決は，上記結論を導くに当たり，本件発明と引用例記載の発明（以下「引用発明」という。）の一致点及び相違点を，次のとおり認定した。
(1)一致点
「希釈装置であって，原液と純水とを受け入れる槽と，導電率測定手段と，前記導電率測定手段からの出力信号にもとづき槽に供給される原液または純水のいずれか一方の流量を制御する制御手段と，を備えたことを特徴とする原液の希釈装置」である点。
(2)相違点
(イ)本件発明では，原液が「ホトレジスト用アルカリ系現像原液」であり，希釈装置が「ホトレジストを用いて微細加工を行う加工用設備に管路を介して所望濃度の現像液を送給するための現像原液の希釈装置」であるのに対して，引用発明では，原液が「半導体素子製造において極めて広く使われているエッチングやウエハ表面洗浄などの湿式処理工程の薬品原液」であり，希釈装置が「半導体素子製造において極めて広く使われているエッ
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チングやウエハ表面洗浄などの湿式処理工程の処理槽に管路を介して所定濃度の薬液を送給するための薬液調合装置」である点（以下「相違点(イ)」という。）。
(ロ)本件発明では，原液と純水を受け入れる槽が「所定時間強制撹拌する撹拌槽」であるのに対して，引用発明では，「調合槽」である点（以下「相違点(ロ)」という。）。
(ハ)本件発明では，導電率測定手段が「撹拌槽内の混合液の一部を抜き出しその導電率を測定したのち撹拌槽内に戻す導電率測定手段」であるのに対して，引用発明では，「薬液循環ろ過手段のろ過部を通過した薬液またはその各成分の濃度をモニタする導電率濃度計」である点（以下「相違点(ハ)」という。）。
(ニ)本件発明では，「撹拌槽からの混合液を前記加工用設備に前記管路を介して送給する前に受け入れ貯留する貯留槽」を備えているのに対して，引用発明では，その点が開示されていない点（以下「相違点(ニ)」という。）。
(ホ)本件発明では，「撹拌槽と前記貯留槽を窒素ガスでシールする窒素ガスシール手段」を備えているのに対して，引用発明では，「調合槽をＮガ２スで加圧する手段」を備えている点（以下「相違点(ホ)」という。）。
第３原告ら主張の取消事由の要点
本件審決は，本件発明と引用発明の相違点についての進歩性の判断を誤り，その結果，本件発明が引用発明及び甲３の３，甲３の４，甲３の６記載の各発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたとの誤った結論に至ったものであるから，違法として取り消されるべきである。
１取消事由１（相違点(イ)の判断の誤り）
(1)本件審決は，相違点(イ)に関し，引用例に開示されている湿式処理工程における技術思想を，本件発明の「ホトレジストを用いて微細加工を行う加工
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用設備」に転用することは極めて自然なことと云える旨判断した（以下「判断１」という。）が，誤りである。
ア転用の困難性について
(ア)引用発明における湿式処理工程は，具体的には，半導体素子製造工程におけるエッチングやウエハ表面洗浄であり，用いられるエッチング液の薬液やウエハ洗浄液の成分の濃度の精度は小数点以下１桁の粗さしか要求されない（例えば，ウエハ洗浄液として用いられるＳＣ－１（アンモニア／過酸化水素水溶液）は，アンモニア１±０．１５％，過酸化水素５±０．３０％，水９４±１．５％の組成であり，エッチング液として用いられるＢＨＦ（フッ酸／フッ化アンモニウム水溶液）は，フッ化アンモニウム２５±０．３％，フッ酸３±０．３％，水７２±１％の組成である。）。
これに対し，本件発明によりホトレジスト用アルカリ系現像原液を希釈することにより製造されるホトレジスト用アルカリ系現像液（以下「ホトレジスト現像液」という。）は，半導体素子製造工程におけるポジレジスト現像に供されるものであるが，小数点以下３桁の極めて精密な濃度管理が必要であり（例えば，ホトレジスト現像液として多用されるテトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド（ＴＭＡＨ）水溶液の濃度は，２．３８０±０．００５％レベルの精度で管理することが要求される。），許容範囲はウエハ洗浄液やエッチング液の１／１００（濃度の管理幅の比は１：６０であり，小数点の桁数で見れば１：１００）の小ささである。
上記のレベルでの濃度管理が要求されるのは，下記～の理由によⅰⅳり，ホトレジスト現像液の濃度が，半導体素子製品の良否にきわめて緊密な関係を有するからである（甲４の１～４）。
ⅰ一般にパターン幅が小さいほど露光量を多く必要とし，大きいほど
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露光量が少なくて済むので，細いパターンは露光不足のため所望のパターンが得られなかったり，太いパターンは露光過剰のため必要以上にパターンが除去されたりすることがある。この露光不足や露光過剰は，ホトレジスト現像液の濃度に敏感に左右される。
ⅱホトレジストの膜厚が厚い部分は膜厚の薄い部分よりも形成したパターンが太くなる傾向があるので，所定のホトレジストの膜厚に対して正確に予定のパターン幅を形成するためには，きわめて正確なホトレジスト現像液の濃度が要求される。
ⅲ広く行われている縮小投影露光法では，露光部と未露光部の明暗のコントラストが低くなるため，ホトレジスト現像液の濃度のきわめて精密な管理が要求される。
ⅳレジストパターンは側面がほぼ垂直に切り立った形状のものが要求され，そのためには，きわめて正確なホトレジスト現像液の濃度が要求される。
(イ)本件特許の原出願の出願前（以下「本件出願前」という。）は，導電率測定手段は，粗い濃度の測定にしか用いられておらず，濃度を小数点以下３桁まで管理しなければならないホトレジスト現像液に適用するには，下記①～④のとおり，十分な信頼性がないと考えられていた。このため，本件出願前は，ホトレジスト現像液の濃度管理は，導電率測定手段ではなく，時間と手間のかかる中和滴定により行われていた。①目標の溶質以外に電離した溶質があれば，目標以外の溶質の濃度が加わった濃度が測定されてしまい，逆に，目標の溶質が１００％電離しなければ，実際の溶質の濃度より少なく測定されてしまうため，濃度が小数点以下３桁の精度で測定されなければならないホトレジスト現像液に対して，微少な不純物の影響により，導電率ではホトレジスト現像液の濃度を精確に測定することができないのではないかと考え
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られていた。
②ホトレジスト現像液に加えられた界面活性剤などの添加剤が電離し，その影響によって導電率ではホトレジスト現像液の濃度を精確に測定することができないのではないかと考えられていた。
③ホトレジスト現像液の実用濃度領域の２．３８０±０．００５％の帯域では，導電率と濃度が検出可能な傾きで線形的に対応するとは考えられておらず，このため，導電率によってホトレジスト現像液の濃度を精確に測定することは困難であると考えられていた。④温度によって電離の程度が非線形に変化し，ホトレジスト現像液の実用温度帯域では導電率によってホトレジスト現像液の濃度を精確に測定することができないのではないかと考えられていた。
イ本件発明を実現した実験に基づく知見について
本件発明は，上記のような本件出願前の当業者の認識に反し，実験によって確認した下記①’～④’の点が組み合わされて，ホトレジスト現像液の濃度管理に導電率測定手段を適用することができるという知見に基づき，実現されたものである。
①’ホトレジスト現像液の溶媒（水）中には，溶液の導電率に影響を与えるイオンがほとんど存在しない。
②’ホトレジスト現像液の濡れ性を向上させるために通常加えられる添加剤は，溶液中では電離しない。
③’ホトレジスト現像液の実用の濃度帯域では，ホトレジスト現像液の濃度と導電率の間に線形の関係があり，導電率から現像液の濃度を容易に算出することができる。
④’ホトレジスト現像液の濃度測定の温度帯域では，現像液の濃度と導電率の間に線形の関係があり，導電率から現像液の濃度を容易に算出することができる。
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上記の点は，実験してみなければ判明しなかったことであり，本件発明は，発明者らの洞察に基づいて実験によって確認した上記事実によって実現できたものである。
ウ本件発明の効果について
本件発明は，従来の技術からは予測することができない特有の効果を奏する。


まず，本件発明によれば，煩雑な作業を要する従来の中和滴定の方法よりも，効率よくホトレジスト現像液の濃度を測定できる。また，本件発明によれば，従来の中和滴定の方法よりも，正確にホトレジスト現像液の濃度の有効成分の濃度を測定することができる。すなわち，ＴＭＡＨ水溶液や水酸化カリウム（ＫＯＨ）水溶液などは，空気中の炭酸ガスを吸収すると，ホトレジスト現像液としては作用しない炭酸塩を生成することから，従来の中和滴定の方法では，滴定に用いる標準液（塩酸）と炭酸塩が反応してしまうため，ホトレジスト現像液として作用しない炭酸塩の濃度を含む濃度を測定してしまい，ホトレジスト現像液の活性濃度（現像液として実際に作用することができる成分の濃度）を測定することができなかった。これに対し，導電率測定手段を用いる本件発明によれば，炭酸塩は溶解してもほとんど電離しないので，ホトレジスト現像液として作用しない炭酸塩の濃度を除いた活性濃度を測定することができるものである。
エまとめ
以上のとおりであるから，引用例に開示されている湿式処理工程における技術思想を，本件発明の「ホトレジストを用いて微細加工を行う加工用設備」に転用することには，阻害要因があり，また，本件発明は従来の中和滴定の方法からは予測できない顕著な効果を奏するものであるから，本件審決の判断１は誤りである。
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(2)本件審決は，相違点(イ)に関し，ホトレジスト用現像原液は精度よく濃度を調製するのが困難な上に空気中の炭酸ガスを吸収して濃度が変化するという特有の課題を有しているとの原告ら主張に対し，原告らのいう「特有の課題」は，使用側で希釈する場合であろうが，あるいは現像液メーカー（供給側）で希釈する場合であろうが生じる課題であるから，使用側で希釈することが容易想到でないとまでは云うことができない旨判断した（以下「判断２」という。）が，誤りである。
エッチング液やウエハ洗浄液が炭酸ガスと反応して濃度が変化することがないのに対して，ホトレジスト現像液は，炭酸ガスと反応して濃度が変化しやすい性質を有する上，常にホトレジスト現像のための有効成分を正しく測定調製することが要求される。したがって，エッチング液やウエハ洗浄液が使用者側で調製されていたからといって，ホトレジスト現像液を使用者が調製することが何ら困難性を伴わないということにはならない。(3)本件審決は，相違点(イ)に関し，本件出願前，添加剤が導電率に影響を与えると考えられていたため，導電率によってＴＭＡＨの濃度を測定するのが困難だと考えられていたとの原告ら主張に対し，添加剤は特許請求の範囲に記載されておらず，本件明細書には「必要に応じて添加される各種添加剤」と記載されており，そうだとすると添加剤は必要に応じて添加される任意成分であるから，原告らの主張は採用できない旨判断した（以下「判断３」という。）が，誤りである。
本件発明は，現像原液の希釈装置であって，希釈装置の構成が明確である限り，特許請求の範囲の中に添加剤を記載しなければならない理由はない。そして，甲４の２，４の５などに記載されているように，一般に，ホトレジスト現像液の濡れ性を改善させるために，種々の界面活性剤等を添加することが広く行われており，導電率測定手段をホトレジスト現像液の濃度測定に適用することに対して，当業者ならば当然に添加剤の影響により導電率測
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定手段によってはホトレジスト現像液の濃度が不正確になると考えるというべきである。
２取消事由２（相違点(ニ)の判断の誤り）
本件審決は，相違点(ニ)に関し，周知例として甲３の６を例示した上，薬液を希釈した後，貯蔵しておく希釈薬液貯蔵タンクを設けることは，本件出願前の周知事項である旨判断した（以下「判断４」という。）が，誤りである。本件発明の貯留槽は，撹拌槽からホトレジスト加工設備に現像液が供給される間に現像液の濃度のばらつきを吸収して平準化するものである。例えば，アルカリ系現像液として多用されるＴＭＡＨ現像液において，撹拌槽では，２．３８０±０．０１０％程度のハンチング（濃度のばらつき）を示す場合があるが，貯留槽によって，２．３８０±０．００３％程度の微小なハンチングに平準化することができる。本件発明における貯留槽は，呼称が「貯留」槽になっているが，単に使用前に薬液を貯蔵するものではなく，ホトレジスト現像液の濃度の平準化を行うものである。
これに対し，甲３の６に記載されたものは，発電プラントの給水等の水質調整を行う薬液希釈装置であり，ホトレジスト現像液の濃度管理に比して格段に要求精度が低い。ホトレジスト用現像原液の希釈装置に，平準化を行う貯留槽を付加する技術的思想は，甲３の１～８には開示も示唆もされておらず，周知慣用のことでもない。
３取消事由３（相違点(ホ)の判断の誤り）
本件審決は，相違点(ホ)に関し，本件明細書には窒素ガスで加圧することが記載されているから本件発明の「窒素ガスシール手段」は「Ｎガスで加圧する2手段」を含んでおり，逆に引用例の「Ｎガスで加圧する手段」は加圧状態を維2持するために密閉されているから引用例の「Ｎガスで加圧する手段」は窒素ガ2スをシールしており，さらに，甲３の４にはポジレジストの現像液の劣化を防止するために現像液の表面を窒素で覆うことが知られていたから，相違点(ホ)
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は当業者が容易に想到できたものである旨判断した（以下「判断５」という。）が，誤りである。
本件発明の窒素ガスシール手段は，撹拌槽と貯留槽の双方をシールする手段であるのに対し，甲３の４は希釈後のタンクのみの窒素パージであるから，現像原液を希釈する全行程について現像液の濃度を維持するために，撹拌槽と貯留槽の双方を窒素ガスでシールする窒素ガスシール手段が容易に想到できるとはいえない。
甲３の４の現像液供給タンクは，現像液供給側でホトレジスト現像液の濃度を調整した後に，ホトレジスト現像液を貯留しておく容器であり，希釈工程後の，希釈工程に含まれない容器の窒素ガスシールを示しているのにすぎない。これに対して，本件発明は，現像原液を希釈する処理に関し，現像原液希釈中に撹拌槽を窒素ガスでシールし，現像原液希釈後に貯留槽を窒素ガスでシールすることにより，現像原液を希釈する全工程について現像液の濃度を維持するという特徴を有する。
「ポジレジストの現像液の劣化を防止するために現像液の表面を窒素で覆う」ことが知られていたからといって，現像原液を希釈する全工程について現像液の濃度を維持するために撹拌槽と貯留槽の双方を窒素ガスシールでシールする窒素ガスシール手段が容易に想到できるとはいえない。
第４被告の反論の要点


本件審決の認定判断に誤りはなく，原告ら主張の取消事由は理由がない。１取消事由１（相違点(イ)の判断の誤り）について
(1)判断１について
本件審決の判断１は相当であり，原告らの主張の誤りはない。
ア転用の困難性について
(ア)原告は，ホトレジスト現像液の濃度の許容誤差範囲が非常に厳しいものであるとし，エッチング液などとホトレジスト現像液との濃度の許
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容誤差の相違は，１対１００程度である旨主張する。
しかし，ホトレジスト現像液の濃度管理への要求の厳しさは，エッチング液などと比較して，たかだか１対６程度であり，化学分析一般においては有意の差とはいえない。エッチング液などの濃度測定に導電率測定手段が適用可能であれば，ホトレジスト現像液の濃度測定に導電率測定手段を適用することも，当業者が容易に着想できることである。(イ)原告らは，前記①～④の点を挙げ，本件出願前，導電率測定手段は，ホトレジスト現像液に適用するには十分な信頼性がないと考えられていた旨主張する。
しかし，本件出願前，導電率によるホトレジスト現像液の濃度測定が工業的に用いられていることは公知の事実であり，「十分な信頼性がない」とは何をさすのか理解できない。
乙１の「図９・１濃度と導電率の関係」（１４８頁）の記載によれば，導電率測定手段によって，アルカリ系現像液として用いられる水酸化ナトリウム（ＮａＯＨ）水溶液や水酸化カリウム（ＫＯＨ）水溶液などの濃度測定が可能であること，濃度の小さい部分では，導電率と濃度との間に直線関係があり，導電率から希望する現像液の濃度が正確に測定できることを理解することができ，また，乙１には，「温度補償が必要である」こと（１４９頁）も記載されている。
甲３の８には，「一般に電解質溶液は希薄な濃度においては，濃度が増しても電解質のイオンへの解離度がかわらないので，したがってイオンの数も濃度に比例して増加するから，導電率は直線的に増加する。」（４９頁下から１１行～下から９行）との記載があり，これと，甲３の８の「図３．３溶液の濃度と導電率の関係（ただしＮａＯＨは１５℃における値を示す）」（５０頁）及び「表３．１各種溶液の導電率とその温度係数（％／℃）」（５０～５１頁）の記載によれば，導電率測
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定手段によって，本件明細書にホトレジスト現像液として用いることができる旨記載されている水酸化ナトリウム（ＮａＯＨ），水酸化カリウム（ＫＯＨ）の工業的な濃度測定が可能であったことが理解できる。
イ本件発明を実現した実験に基づく知見について
原告らが当業者の予想に反して実験によって確認したという前記①’～④’の点は，本件出願前，周知の事実であり，ホトレジスト現像液の濃度管理に導電率測定手段を用いることは，当業者であれば容易に着想可能である。
①’の点は，純水の導電率のことと思われるが，本件出願前における周知の事実である。
②’の点を，原告らは実験により初めて確認したと主張するが，そのようなことは，本件明細書に記載されていないのみならず，本件明細書中の公知技術（希釈状態で提供される希釈現像液）についての記載，すなわち「純水の導電率は周知のようにきわめて小さく，また必要に応じて添加される各種添加剤の量も現像原液の量に比べて無視できる程度に少ないので，現像液の濃度と導電率との関係は，純水の性状や添加剤の種類，添加量には実用上無関係に一義的に定まる。」（甲２，３頁６欄４１行～４６行）との記載と整合しない。なお，界面活性剤等の添加剤には，電離するものもある。
③’及び④’の点は，いずれも本件出願前における周知の事実である（乙１，甲３の８）。
ウ本件発明の効果について
そもそも，本件明細書には中和滴定に関する記載は一切ないから，中和滴定と比較した本件発明の効果に関する原告らの主張は許されるべきではない。
原告らが主張する本件発明の効果のうち，中和滴定に比べた効率の良さ
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は，導電率測定手段を用いたことによる当然の効果である。また，従来の中和滴定では，ホトレジスト現像液として作用しない炭酸塩の濃度を含む濃度を測定してしまい，ホトレジスト現像液の活性濃度（現像液として実際に作用することができる成分の濃度）を測定することができなかったとの原告ら主張は誤りである。乙２には，ＮａＯＨ水溶液に含まれるＮａＯＨ及びＮａＣＯ（炭酸塩）を中和滴定で定量する方法２３が記載されている（８５頁）。そもそも，本件発明においては，希釈装置全般にわたって窒素ガスシールが施され，装置内での大気に含まれた炭酸ガスとの反応によって生じる炭酸塩の問題は生じないはずであるから，この点を問題にすること自体，誤りである。
エまとめ
以上のとおりであるから，引用例に，管路を介して半導体処理工程の一部であるエッチング工程に導電率測定手段を用いて希釈された溶液を供給する希釈装置が記載されている以上，これを同じ半導体処理工程の一部であり，その濃度精度に有意の差がないポジレジスト現像工程に用いる現像液の希釈装置に転用することは極めて自然であり，本件審決の判断１に原告ら主張の誤りはない。
(2)判断２について
原告らのいう「特有の課題」とは，要するに，ホトレジスト現像液がもつ炭酸塩の生成という問題であるが，上記(1)ウで乙２について指摘したところから明らかなように，この問題は中和滴定でも解決し得るものであり，また，窒素ガスシールが施され炭酸塩の問題は生じないはずの本件発明の希釈装置では重要性の少ないものである。
また，原告らのいう「特有の課題」があるとしても，従前，供給側で解決されていたものであれば，同様に使用側でも解決することに，格別の困難性はないものである。
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したがって，本件審決の判断２に原告ら主張の誤りはない。
(3)判断３について


原告らは，特許請求の範囲の中に添加剤を記載しなければならない理由はないと主張する。しかし，原告らが主張するように，本件発明がホトレジスト現像液の濃度を導電率測定手段によって正確に測定することを特徴とするものであり，添加剤がこの測定精度に影響を与えるというのであれば，添加剤について特許請求の範囲に記載するべきである。しかるに，本件特許の特許請求の範囲にそのような記載がないのであるから，本件審決が添加剤の影響についての原告らの主張を採用できないとしたことに誤りはない。原告らは，また，当業者ならば，添加剤の影響により導電率測定手段によってはホトレジスト現像液の濃度が不正確になると考える旨主張する。しかし，原告らの主張は，本件明細書中の公知技術（希釈状態で提供される希釈現像液）についての記載，すなわち「純水の導電率は周知のようにきわめて小さく，また必要に応じて添加される各種添加剤の量も現像原液の量に比べて無視できる程度に少ないので，現像液の濃度と導電率との関係は，純水の性状や添加剤の種類，添加量には実用上無関係に一義的に定まる。」（甲２，３頁６欄４１行～４６行）との記載と矛盾するものであり，そもそも原告らのいう添加剤の問題は存在しなかったというべきである。したがって，本件審決の判断３に原告ら主張の誤りはない。２取消事由２（相違点(ニ)の判断の誤り）について原告らは，本件発明における貯留槽は，単に薬液を貯蔵するものではなく，ホトレジスト現像液の濃度の平準化を行うものであると主張する。しかし，甲３の１～８に示されるように，薬液の希釈装置において，使用側に希釈液を送給する前に，希釈混合部分である撹拌槽の後に，希釈液を貯留しておく貯留槽を設ける点は，周知慣用の技術である。そして，貯留槽は希釈液を一定量貯留しておくものであることから，ここに希釈液を貯留すれば平準化
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の機能を発揮することも，周知慣用のことである。
原告らは，貯留槽の役割について，例えば，アルカリ系現像液として多用されるＴＭＡＨ現像液において，撹拌槽では，２．３８０±０．０１０％程度のハンチング（濃度のばらつき）を示す場合があるが，貯留槽によって，２．３８０±０．００３％程度の微小なハンチングに平準化することができると主張するが，そのような記載は，本件明細書にはない。本件明細書には，貯留槽については，「この現像液タンク内で一旦，貯留されたのち，管路６２から半導体製造工程などの使用側に送給される。」（甲２，３頁５欄１３行～１５行），「この濃度を一定にした混合液は現像液タンク２２に貯留されたのち，現像液として使用される。」（甲２，３頁６欄１５行～１７行）という記載があるのみであり，これらの記載からは，貯留槽はすでに撹拌槽で精度よく所定濃度に希釈された希釈現像液を貯留するものとしか把握することができない。（仮に，上記のような平準化の問題が，一般に自明の範囲であってその記載をする必要がないというなら，この点を本件発明の特徴とすることはできないし，一般に自明の範囲ではなかったというならば，その点を出願当初の明細書に記載すべきであった。）
したがって，本件審決の判断４に原告ら主張の誤りはない。３取消事由３（相違点(ホ)の判断の誤り）について原告らは，窒素ガスシールについて，甲３の４に記載のものは希釈後のタンクのみについてのものであって，本件発明のように撹拌槽と貯留槽の双方に適用するものではないので，本件発明の窒素ガスシール手段は容易想到ではないと主張する。
しかし，甲３の４によって，窒素ガスシール手段の目的，作用効果が公知の場合，その適用範囲を，希釈後のタンクのみとするか，撹拌槽と貯留槽の双方とするかは，当業者の選択の範囲に属するものである。したがって，本件審決の判断５に原告ら主張の誤りはない。
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第５当裁判所の判断
１取消事由１（相違点(イ)の判断の誤り）について
(1)判断１について
ア転用の困難性について
(ア)原告らは，本件発明に用いられるホトレジスト現像液は，エッチング液や洗浄液と異なり，小数点以下３桁の精度が要求される旨主張する。Ａ本件明細書の特許請求の範囲には，「ホトレジスト用アルカリ系現像原液」の記載があるが，その具体的な成分や濃度について，限定はない。
本件明細書の発明の詳細な説明には，「従来の技術」の欄に，「……ポジレジストの現像液材料としてはリン酸ソーダ，カ性ソーダ（判決注：水酸化ナトリウム（ＮａＯＨ）），ケイ酸ソーダ，またはその他の無機アルカリ等との混合物から成る無機アルカリ水溶液や，アルカリメタルの汚染が心配される場合にはメタルを含まないアミン系の有機アルカリ水溶液，テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド（ＴＭＡＨ）（判決注：以下「ＴＭＡＨ」という。）水溶液，トリメチルモノエタノールアンモニウムハイドロオキサイド（コリン）（判決注：以下「ＴＨＡＨ」という。）水溶液等が用いられる。これらの現像液は使用するポジレジストに合わせ，最高の解像力，画像のきれ，安定性を得るためにその組成及び濃度を厳密に管理しなければならない。」（甲２，段落【０００２】）との記載，「発明が解決しようとする課題」の欄に，「半導体製造工場などの使用側（以下，使用側という。）……現像液メーカー（以下，供給側という。）……供給側では所定の組成に調合した現像原液を純水で希釈し，所望の濃度に調整した現像液を容器に充填し，使用側に供給する。」（甲２，段落【０００５】）との記載があるが，ホトレジスト現像液の濃度について，
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小数点以下３桁の精度が要求される旨の記載は存在しない。Ｂそこで，原告らが主張の根拠として挙げる甲４の１～５について，検討する。
ａ甲４の１（特開昭５９－２１９７４３号公報）には，次の記載がある。
「(1)テトラアルキルアンモニウムヒドロキシド，トリアルキル（ヒドロキシアルキル）アンモニウムヒドロキシド及び水とを含有するポジ型レジスト現像液」（甲４の１，１頁左下欄５行～８行）「(2)テトラアルキルアンモニウムヒドロキシド（判決注：ＴＭＡＨ）及びトリアルキル（ヒドロキシアルキル）アンモニウムヒドロキシドがそれぞれテトラメチルアンモニウムヒドロキシド及びトリメチル（ヒドロキシエチル）アンモニウムヒドロキシド（判決注：ＴＨＡＨ）であり，現像液中にテトラメチルアンモニウムヒドロキシドが０．５～３．０重量％，トリメチル（ヒドロキシエチル）アンモニウムヒドロキシドが１．０～４．０重量％含有されている特許請求の範囲第(1)項記載のポジ型レジスト現像液」（甲４の１，１頁左下欄９行～１８行）


「本発明の現像液は，現像液として特性の異なったＴＭＡＨ水溶液とＴＨＡＨ水溶液とを混合することによって，全く新しい特性，すなわちレジスト感度及び未露光部分に対する溶解量の現像液温度依存性をなくしたポジ型レジスト現像液である。」（甲４の１，２頁右下欄１７行～３頁左上欄２行）
「実施例１テトラメチルアンモニウムヒドロキシド（判決注：ＴＭＡＨ）１．４重量％，トリメチル（ヒドロキシエチル）アンモニウムヒドロキシド（判決注：ＴＨＡＨ）２．１重量％を含有する水溶液を調製し，現像液とした。」（甲４の１，３頁右下欄１４行--19
～１８行）
ｂ甲４の２（特開昭６１－２３２４５３号公報）には，次の記載がある。
「１()金属イオンを含まないアルカリ，(   )第四級アンモニABウム塩型陽イオン性界面活性剤及び()一価アルコールを含有してC成るポジ型ホトレジスト用現像液」（甲４の２，１頁左下欄５行～８行）
「２金属イオンを含まないアルカリ化合物がテトラメチルアンモニウムヒドロキシド（判決注：ＴＭＡＨ）及びトリメチル（２－ヒドロキシエチル）アンモニウムヒドロキシド（判決注：ＴＨＡＨ）の中から選ばれた少なくとも１種である特許請求の範囲第１項記載の現像液。」（甲４の２，１頁左下欄９行～１３行）「()成分の金属イオンを含まないアルカリを溶質として水媒体A中に１～１０重量％……となるように溶解」（甲４の２，４頁右上欄１行～４行）
「本発明の現像液は，……露光部と非露光部に対する溶解選択性が著しく優れており，……薄膜残りやスカム残りを抑制する特性を有している。」（甲４の２，４頁右上欄２０行～左下欄１３行）また，実施例について，「ＴＭＡＨ２．８」，「ＴＭＡＨ２．６５」，「ＴＨＡＨ５．０」，「ＴＭＡＨ２．０＋ＴＨＡＨ２．５」，「ＴＨＡＨ２．８０」，「ＴＭＡＨ３．００」（いずれも重量％）との記載がある。（甲４の２，５頁下欄～６頁上欄の表）
ｃ甲４の３（特開昭６２－３５３４９号公報，昭和６０年８月９日出願，昭和６２年２月１６日公開）には，次の記載がある。「現像液，例えば２～５重量％のテトラメチルアンモニウムヒド
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ロキシド（判決注：ＴＭＡＨ）やコリン（判決注：ＴＨＡＨ）の水溶液を用いて現像する」（甲４の３，４頁左上欄１５行～１８行）「テトラメチルアンモニウムヒドロキシド（判決注：ＴＭＡＨ）２．３８重量％水溶液により２３℃で３０秒間現像した。」（甲４の３，４頁左下欄１４行～１６行）
ｄ甲４の４（特開昭６２－３２４５１号公報，昭和６０年８月６日出願，昭和６２年２月１２日公開）には，次の記載がある。「(1)金属イオンを含まない有機塩基を主剤とするポジ型ホトレジスト用現像液に，非イオン性のフッ素系界面活性剤を５０～５０００ｐｐｍ添加することを特徴とするポジ型ホトレジスト用現像液」
（甲４の４，１頁左下欄５行～８行）
「(3)金属イオンを含まない有機塩基がテトラアルキルアンモニウムヒドロキシド（判決注：ＴＭＡＨ）およびコリン（判決注：ＴＨＡＨ）から選ばれた少なくとも１種である特許請求の範囲第(1)項～第(2)項記載のポジ型ホトレジスト用現像液」（甲４の４，１頁右下欄５行～９行）
「実施例１～７……金属イオンを含まない有機塩基としてテトラメチルアンモニウムヒドロキシド（ＴＭＡＨ）２．３８％およびコリン４．２％をそれぞれ水に溶解してポジ型ホトレジスト用現像液とし，このそれぞれに第１表に示す非イオン性フッ素系界面活性剤を添加して本発明のポジ型ホトレジスト用現像液とした。」（甲４の４，４頁左下欄１８行～右下欄５行，５頁下欄の第１表）「実施例８金属イオンを含まない有機塩基としてテトラメチルアンモニウムヒドロキシド（ＴＭＡＨ）２．３８％を水に溶解してポジ型ホトレジスト用現像液とし，これに非イオン性のフッ素系界面活性剤……を５００ｐｐｍ添加した。」（甲４の４，６頁左上欄--21
１行～９行）
「本発明の現像液はポジ型ホトレジスト膜の現像の均一性が良好であり，……現像時間も非イオン性のフッ素系界面活性剤を添加しない従来のものに比べて半分の時間……でも良好なレジスト画像が得られた。さらに現像液の温度依存性は，特にテトラアルキルアンモニウムヒドロキシド水溶液の場合には界面活性剤を添加しない従来のものに比べて著しく減少し……た。」（甲４の４，６頁左上欄１８行～右上欄９行）
ｅ甲４の５（特開昭６２－３５４５２号公報，昭和６０年８月６日出願，昭和６２年２月１２日公開）には，次の記載がある。「(1)金属イオンを含まない有機塩基を主剤とするポジ型ホトレジスト用現像液に陰イオン性のフッ素系界面活性剤を５０～５０００ｐｐｍ添加することを特徴とするポジ型ホトレジスト用現像液」
（甲４の５，１頁左下欄５行～８行）
「(3)金属イオンを含まない有機塩基がテトラアルキルアンモニウムヒドロキシド（判決注：ＴＭＡＨ）およびコリン（判決注：ＴＨＡＨ）から選ばれた少なくとも１種である特許請求の範囲第(1)～第(2)項記載のポジ型ホトレジスト用現像液」（甲４の５，１頁左下欄２０行～右下欄４行）
「実施例１～１２……金属イオンを含まない有機塩基としてテトラメチルアンモニウムヒドロキシド（ＴＭＡＨ）２．３８％およびコリン４．２％をそれぞれ水に溶解してポジ型ホトレジスト用現像液とし，このそれぞれに第１表に示す陰イオン性フッ素系界面活性剤を添加して本発明のポジ型ホトレジスト用現像液とした。」（甲４の５，４頁左下欄８行～１５行，５頁上欄の第１表）」「実施例１３金属イオンを含まない有機塩基としてテトラメチ
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ルアンモニウムヒドロキシド（ＴＭＡＨ）２．３８％を水に溶解してポジ型ホトレジスト用現像液とし，これに陰イオン性フッ素系界面活性剤……を……添加した。」（甲４の５，５頁下左欄１行～７行）
「本発明の現像液はポジ型ホトレジスト膜の現像の均一性が良好であり，……現像時間も陰イオン性フッ素系界面活性剤を添加しない従来のものに比べて半分の時間……でも良好なレジスト画像が得られた。さらに現像液の温度依存性は特にテトラアルキルアンモニウムヒドロキシド水溶液の場合には界面活性剤を添加しない従来のものに比べて著しく減少し……た。」（甲４の５，５頁左下欄１５行～右上欄６行）
ｆ以上のほか，甲３の４には，次の記載がある。
「一般にポジ型レジストの現像は中和反応であるために現像液の濃度が反応速度に大きく影響を及ぼしてきた。……現像液の濃度制御が寸法制御にとって欠かせないことは言うまでもないであろう。」（１頁右下欄５行～１３行）
ｇ上記甲４の１～５及び甲３の４（なお，甲４の３～５は，公知刊行物ではないが，本件出願前に出願された特許出願が本件出願後に公開された公開特許公報であり，本件出願前の技術水準を認定するための資料として参酌することはできる。）の記載によれば，ホトレジスト現像液としてＴＭＡＨ水溶液やＴＨＡＨ水溶液などが周知であり，濃度管理が必要なことが認められるが，濃度精度の要求水準について格別の記載はない。そして，甲４の１，２，４，５に「実施例」として具体的に記載されているものには，ＴＭＡＨやＴＨＡＨの濃度が小数点以下１桁までの表示がされているものがあり，このようなものについて小数点以下３桁の濃度管理が必要であったと
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は認められない。
Ｃ以上によれば，本件発明に用いられるホトレジスト現像液について小数点以下３桁の精度が要求されるという原告ら主張は，その根拠を欠くものというべきであって，採用することができない。(イ)原告らは，導電率測定手段は，濃度％が小数点以下３桁まで管理しなければならないホトレジスト現像液に適用するには十分な信頼性がないと考えられていたと主張し，具体的な事情として，前記第１(1)(イ)①～④のとおり主張する。
しかし，原告らの主張は，ホトレジスト現像液がその濃度を小数点以下３桁まで管理しなければならないものであるという，その前提において誤っていることは，上記(ア)において説示したとおりであるから，採用することができない。
なお，念のため，原告らの前記①～④の主張について検討してみても，次のとおり，いずれも失当である。
Ａ原告らは，目標の溶質以外に電離した溶質があれば，目標以外の溶質の濃度が加わった濃度が測定されてしまい，逆に，目標の溶質が１００％電離しなければ，実際の溶質の濃度より少なく測定されてしまうため，濃度が小数点以下３桁の精度で測定されなければならないホトレジスト現像液に対して，微少な不純物の影響により，導電率ではホトレジスト現像液の濃度を精確に測定することができないのではないかと考えられていた旨主張する（前記①）。
しかし，ホトレジスト現像液は，半導体素子製造工程におけるポジレジスト現像に供されるものであって，ポジレジストを用いて微細加工を行う際に，ポジレジストの露光部分を選択的に溶解除去するために用いるアルカリ性水溶液である（甲４の１～５，弁論の全趣旨）。上記事実，並びに，本件明細書の「ポジレジスト用の現像液を必要と
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する半導体製造工場などにおいては多量の純水を必要とするので，純水製造装置は必置とされる。従って，本発明において必要な希釈用の純水は，比較的容易に入手できる。」との記載（甲２，段落【００１８】）及び弁論の全趣旨によれば，ホトレジスト現像液の溶媒としての水には，極力，不純物やイオンを含まない純水を用いることは，当業者が当然に考慮する事項であるというべきであり，本件記録中これに反する証拠は認められない。
また，前記ア(ア)Ａで検討した本件明細書の記載によれば，本件発明により調製されるホトレジスト現像液は，ＴＭＡＨ水溶液や水酸化ナトリウム水溶液であってもよいところ，「ＴＭＡＨは『強アルカリ』であるため，ほぼ１００％電離すると予想できる」ものと認められ（審決書１４頁２５行，同１５頁１１行～１２行，弁論の全趣旨），また，水酸化ナトリウムが強アルカリであり，ほぼ完全に電離することは公知の事実である。
したがって，原告らの前記①の主張は採用することができない。Ｂ原告らは，添加剤の影響により，導電率ではホトレジスト現像液の濃度を精確に測定することができないと考えられていた旨主張する（前記②）。
しかし，本件明細書によれば，特許請求の範囲には添加剤の記載はないから，本件発明は添加剤を用いない場合をも含むというべきであり，詳細な説明には，「必要に応じて添加される各種添加剤」（甲２，段落【００１８】）との記載があり，これによれば，添加剤がホトレジスト現像液の必須成分ではないことも明らかである。さらに，甲４の２，４の４～５によれば，ホトレジスト現像液に界面活性剤などの添加剤を加えている例があることが認められるが，他方，甲４の１，４の３によれば，添加剤を加えない例もあり，本件出
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願前に，ホトレジスト現像液には必ず添加剤を加えるという認識が当業者の間に存在したものでないことが認められる。
そうすると，添加剤が導電率の測定に影響を与えるか否かは，直ちに，導電率測定手段をホトレジスト現像液の濃度管理に適用することを妨げる理由とはならないものというべきである（本件記録を検討しても，本件出願前，添加剤の影響により導電率ではホトレジスト現像液の濃度を精確に測定することができないと認識されていたことを裏付ける証拠は見いだせない。）。
したがって，原告らの前記②の主張は採用することができない。Ｃ原告らは，ホトレジスト現像液の実用濃度領域では，導電率と濃度が検出可能な傾きで線形的に対応するとは考えられていなかった旨主張する（前記③）。
乙１（「工業電子計測」株式会社コロナ社，昭和４１年６月３０日再版発行）には，次の記載がある。
「特定の溶液については濃度と導電率の間に一定の関係がある。図９・１にその例を示す。したがって液を一定の容器に入れて電気抵抗を測定すれば濃度を求めることができる。」（乙１，１４８頁３行～５行）


「温度補償溶液の抵抗は０．０２／度程度の大きな温度係数を持っているので濃度で目盛るためには温度補償が必要である．図９・４はその補償回路の例である。」（乙１，１４９頁１５～１８行）「図９・１濃度と導電率の関係」（乙１，１４８頁）には，塩化カリウム（ＫＣｌ），水酸化ナトリウム（ＮａＯＨ），水酸化カリウム（ＫＯＨ），塩酸（ＨＣｌ），硫酸（ＨＳＯ），硝酸（ＨＮＯ   ）２４３について，横軸に濃度〔％〕，縦軸に導電率〔Ω／ｃｍ〕（判決注：ΩはΩの誤記と認める。）をとったグラフが示され，水酸化ナトリ
－１
--26
ウム（ＮａＯＨ）は，濃度５～１０％では，濃度と導電率がほぼ比例することが示されている。
甲３の８（「工業分析（下）」日刊工業新聞社，昭和４１年１月３０日初版発行）には，次の記載がある。
「現在もっとも広い応用分野としては，溶液の濃度と導電率の関係が，温度が一定であれば精密に対応することを利用した工業的溶液濃度の測定，あるいは成分の検出方法として用いられている。たとえば化学工業におけるＨＳＯ，ＨＣｌ，ＮａＯＨなどの濃度の測定，発２４電所，工場におけるボイラの給水，復水の水質測定，純水製造装置の純水の純度測定などのように導電率測定は現在ｐＨ測定と同様に広く普及し，プロセスの計装上必要欠くべからざるものとなっている。」
（甲３の８，４５頁下から３行～４６頁３行）
「一般に電解質溶液は希薄な濃度においては，濃度が増しても電解質のイオンへの解離度がかわらないので，したがってイオンの数も濃度に比例して増加するから，導電率は直線的に増加する。」（甲３の８，４９頁下から１１行～下から９行）
「図３．３は工業的に導電率測定が行われている代表的な溶液の１８℃における濃度と導電率の関係を示したものである。低濃度においてはいずれも導電率が濃度に対し比例して増加している」（甲３の８，５０頁１行～４行）
「導電率は溶液の濃度が一定であっても，その温度の上昇に伴って，一般に約２％の温度係数をもって増加する。」（甲３の８，５１頁下から８行～下から７行）
「同じ種類の電解質であっても，その濃度によって温度係数は多少異なり，表３．１に示したような値となっている。」（甲３の８，５１頁下から６行～下から４行）
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「図３．３溶液の濃度と導電率の関係（ただしＮａＯＨは１５℃における値を示す）」（甲３の８，５０頁）には，炭酸ナトリウム（ＮａＣＯ），塩化ナトリウム（ＮａＣｌ），水酸化ナトリウム２３（ＮａＯＨ），塩酸（ＨＣｌ），硫酸（ＨＳＯ），硝酸（ＨＮＯ   ）２４３について，横軸に溶液濃度（重量％），縦軸に導電率（Ω／ｃｍ）
－１
（判決注：甲３の８に用いられている逆Ωのかわりに，同義のΩで－１
表示した。）をとったグラフが示され，水酸化ナトリウム（ＮａＯＨ）は，濃度０～１０％では，濃度と導電率がほぼ比例することが示されている。
「表３．１各種溶液の導電率とその温度係数（％／℃）」（甲３の８，５０～５１頁）には，Δκ（判決注：温度係数）が，水酸化ナトリウム（ＮａＯＨ）（１５℃）では，濃度５％で２．０１％／℃，濃度１０％で２．１７％／℃であることが示されている。前記ア(ア)Ａで検討した本件明細書の記載によれば，本件発明により調製されるホトレジスト現像液は，水酸化ナトリウム（ＮａＯＨ）水溶液であってもよいところ，乙１，甲３の８の上記記載によれば，水酸化ナトリウム水溶液は，室温，濃度０～１０％において，濃度と導電率にほぼ線形の対応関係があることが認められる。そうすると，本件出願前に，ホトレジスト現像液の実用濃度領域において，導電率と濃度が検出可能な傾きで線形的に対応している例が，知られていたというべきである。
なお，本件記録を検討しても，本件出願前，ホトレジスト現像液の実用濃度領域では，導電率と濃度が検出可能な傾きで線形的に対応するとは考えられていなかったことを裏付ける証拠は見いだせない。したがって，原告らの前記③の主張は採用することができない。Ｄ原告らは，ホトレジスト現像液の実用温度帯域では導電率によって
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ホトレジスト現像液の濃度を精確に測定することができない旨主張する（前記④）。
上記Ｃのとおり，本件発明により調製されるホトレジスト現像液は，水酸化ナトリウム（ＮａＯＨ）水溶液であってもよいところ，乙１，甲３の８の上記記載によれば，水酸化ナトリウム水溶液は，水溶液では，室温，濃度０～１０％において，濃度と導電率にほぼ線形の対応関係があり，導電率の温度係数が約２％／℃であることが認められる。そして，ホトレジスト現像液の調製を室温から相当に離れた高温または低温で行うものとは考えられないから，ホトレジスト現像液の実用温度帯域において，導電率によって濃度測定をすることができなかったということはできない。
なお，本件記録を検討しても，本件出願前，ホトレジスト現像液の実用温度帯域では導電率によってホトレジスト現像液の濃度を精確に測定することができないと認識されていたことを裏付ける証拠は見いだせない。
したがって，原告らの前記④の主張は採用することができない。
イ本件発明を実現した実験に基づく知見について
原告らは，本件発明は，当業者の予想に反して実験によって前記第１(1)イ①’～④’を確認することにより，発明されたものであると主張するが，上記(イ)の認定に照らせば，前記①’～④’が当業者の予測に反する新たな知見ということはできない。
ウ本件発明の効果について


原告らは，本件発明によれば，煩雑な作業を要する従来の中和滴定の方法よりも，効率よくホトレジスト現像液の濃度を測定できると主張する。しかし，導電率測定手段をホトレジスト現像液の濃度管理に適用することが容易であることはすでに説示したとおりであり，中和滴定の方法と比較
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した効率のよさは，導電率測定手段を用いたことによる当然の効果にすぎず，格別顕著なものとは認められない。
原告らは，また，本件発明によれば，従来の中和滴定の方法よりも，正確にホトレジスト現像液の濃度の有効成分の濃度を測定することができる旨主張するが，その趣旨は，要するに，ホトレジスト現像液としてＴＭＡＨ水溶液や水酸化カリウム水溶液を用いる場合に，空気中の炭酸ガスを吸収してホトレジスト現像液として作用しない炭酸塩が生成するところ，この炭酸塩は溶解してもほとんど電離しないから，ホトレジスト現像液として作用しない炭酸塩を除いた活性濃度を測定することができるというものである。しかし，そもそも本件発明におけるホトレジスト用アルカリ系現像原液が水溶液や水酸化カリウム水溶液に限定されているわけではないし，この点をひとまず措くとしても，導電率測定手段を用いる場合に，電離しない成分の濃度が測定されないことは，当業者にとって自明の事項であるから，結局，原告らの主張する効果は，導電率測定手段を用いたことによる当然の効果にすぎず，格別顕著なものとは認められない。
エまとめ
引用発明と本件発明は，半導体ウエハに液体で働きかけ，また半導体素子製造工程のうちの一工程であるという点で共通していることは明らかであり，引用例に開示されている湿式処理工程における技術思想を，本件発明の「ホトレジストを用いて微細加工を行う加工用設備」に転用することは，これを妨げる特段の事情がない限り，当業者であれば容易になし得たものというべきであるところ，以上検討したところによれば，転用を妨げるべき事情として原告らが主張するところはいずれも失当であり，原告らが実験により確認したという点も当業者の予測に反する新たな知見ということはできず，本件発明の効果が格別顕著なものということもできない。したがって，本件審決の判断１に原告ら主張の誤りがあるとはいえない。
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(2)判断２について
原告らは，ホトレジスト用アルカリ系現像原液は，精度よく濃度を調製するのが困難な上に空気中の炭酸ガスを吸収して濃度が変化するという特有の課題を有しているとした上，エッチング液やウエハ洗浄液が使用者側で調製されていたからといって，ホトレジスト現像液を使用者が調製することに困難性を伴わないということにはならない旨主張する。
しかし，原告らがいう「特有の課題」は，本件出願前すでに供給側で解決されていたものなのであるから，それを使用者側で解決することに，格別の技術的な困難性があるということができないことは，明らかである。したがって，本件審決の判断２に原告ら主張の誤りがあるとはいえない。
(3)判断３について
前記(1)ア(イ)Ｂにおいて説示したとおり，本件明細書によれば，特許請求の範囲には添加剤の記載はないから，本件発明は添加剤を用いない場合をも含むというべきであり，詳細な説明の「必要に応じて添加される各種添加剤」（段落【００１８】）との記載によれば，添加剤がホトレジスト現像液の必須成分ではないことも明らかである上，本件出願前に，ホトレジスト現像液には必ず添加剤を加えるという認識が当業者の間に存在したものでないことが認められる（甲４の２，４の４～５）。そうすると，添加剤が導電率の測定に影響を与えるか否かは，直ちに，導電率測定手段をホトレジスト現像液の濃度管理に適用することを妨げる理由とはならない。したがって，添加剤は必要に応じて添加される任意成分であるから，原告らの主張を採用できないとした本件審決の判断３に原告ら主張の誤りがあるとはいえない。
(4)小括
以上検討したところによれば，原告ら主張の取消事由１は理由がない。２取消事由２（相違点(ニ)の判断の誤り）について
--31
原告らは，本件発明の貯留槽は，単に使用前に薬液を貯蔵するものではなく，ホトレジスト現像液の濃度の平準化を行うものであり，この点の技術思想は甲３の１～８に開示・示唆されておらず，周知慣用のものでもないと主張する。本件明細書（甲２）には，貯留槽に関し，次の記載がある。「前記撹拌槽からの混合液を前記加工用設備に前記管路を介して送給する前に受け入れ貯留する貯留槽」（特許請求の範囲，段落【０００８】）「現像液タンク内で一旦，貯留されたのち，管路６２から半導体製造工程などの使用側に送給される。」（段落【００１３】）
「混合液の導電率を一定（目標値）に維持することによって，混合液の濃度を一定にすることができる。この濃度を一定にした混合液は現像液タンク２２に貯留されたのち，現像液として使用される。」（段落【００１５】）しかしながら，本件明細書を検討しても，貯留槽がホトレジスト現像液の濃度の平準化を行う旨の記載はない。
原告らの主張は，本件明細書の記載に基づかないものというべきであり，採用することができない。
そして，使用前に希釈した薬液を貯留する貯留槽を設けることは，甲３の６にも示されるとおり，周知の事項と認めるのが相当である。したがって，本件審決の判断４に原告ら主張の誤りがあるということはできず，原告ら主張の取消事由２は理由がない。
３取消事由３（相違点(ホ)の判断の誤り）について原告らは，希釈工程に含まれない容器の窒素ガスシールが知られ，ポジレジストの現像液の劣化を防止するために現像液の表面を窒素で覆うことが知られていたとしても，本件発明は，撹拌槽と貯留槽の双方を窒素ガスでシールして現像原液を希釈する全工程について現像液の濃度を維持するものであって，容易に想到できるとはいえないと主張する。
しかし，甲３の４には，「現像液供給タンクには窒素配管１０１と排気配管
--32
２０２が接続され，窒素パージにより現像液２０３の劣化を妨げている」（甲３の４，１頁右下欄１６行～１８行）との記載があり，窒素ガスシールが，現像液の劣化防止に有用であることは明らかであるから，劣化防止をさらに徹底するために，これを現像液が存在する他のタンクである撹拌槽にも施すことは，当業者が適宜選択しうる程度のことと認めるのが相当である。したがって，本件審決の判断５に原告ら主張の誤りがあるということはできず，原告ら主張の取消事由３は理由がない。
４結論
以上によれば，原告ら主張の取消事由はいずれも理由がなく，その他，本件審決にこれを取り消すべき誤りは認められない。
したがって，原告らの本訴請求は理由がないから，これを棄却することとし，主文のとおり判決する。


平成１４年（行ケ）第６３４号　審決取消請求事件
平成１５年７月１５日判決言渡、平成１５年７月８日口頭弁論終結
判　　　　決
原　　　告　　　　　ロレアル
訴訟代理人弁理士　　志賀正武、高橋詔男、渡辺隆、村山靖彦、実広信哉
被　　　告　　　　　特許庁長官　今井康夫
指定代理人　　　　　門前浩一、一色由美子、大元修二、林栄二
主　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
特許庁が平成１１年審判第１８６４４号事件について平成１４年８月１２日にした審決を取り消す、との判決。
第２　事案の概要
１　特許庁における手続の経緯
原告は、名称を「化粧品を適用するためのブラシおよびそのようなブラシを備えたメークアップデバイス」とする発明につき、平成９年１１月７日に特許出願（優先権主張１９９６年１１月１３日、フランス国）をしたが、拒絶査定を受けた（平成１１年８月２５日に謄本送達）ので、平成１１年１１月１８日、手続補正書を提出するとともに、拒絶査定に対する不服審判を請求した（平成１１年審判第１８６４４号）。特許庁は、同請求について、平成１４年８月１２日、「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし、その謄本を同年８月２８日に原告に送達した。なお、出訴期間として９０日が付加された。
２　特許請求の範囲の記載（平成１１年１１月１８日付け手続補正書による補正後のもの。以下、請求項１の発明を「本願発明」という。）
【請求項１】
「主軸（Ｘ－Ｘ）を画成する竿部と；
第１端部および第２端部を有するとともに、前記第１端部が前記竿部に対して固
定されたコア（１２２；２２２；３２２）と；
該コア内に径方向に挿入されるとともに、端部がブラシの包絡表面（１２５；２２５；３２５）を画成する荒毛と；
を具備するブラシであって、
前記包絡表面は、第１端部および第２端部を有し、
前記コアは、曲線（Ｃ１；Ｃ２；Ｃ３）を規定しており、前記ブラシの前記包絡表面（１２５；２２５；３２５）は、その長さ方向の少なくとも一部にわたって、前記コアがなす前記曲線が位置している平面に対して平行な最大長さをなす軸（Ｚ－Ｚ）方向において、長尺形状をなす横断面（１１５ｃ；２１５ｃ；３１５ｃ）を有していることを特徴とするブラシ。」
（請求項２以下の記載省略）
３　審決の理由
(1)　骨子
本願の請求項１に係る発明は、本願出願前頒布された刊行物１（特開平８－３３５１８号公報、甲３の１）及び刊行物２（実願昭５６－１８５５６５号（実開昭５８－８８９１２号）のマイクロフィルム、甲３の２）に記載された発明（以下それぞれを「引用発明１」、「引用発明２」という。）に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。
(2)　審決の理由における対比判断
【一致点と相違点】　本願発明と引用発明１とを対比すると、後者における「ハンドルｔ」は前者における「竿部」に、「芯体２」は「コア（１２２；２２２；３２２）」に、「放射状に植毛される毛４」は「径方向に挿入される荒毛」に、また、「面８」は「包絡表面（１２５；２２５；３２５）」に、それぞれ、その機能、構
造からみて対応するから、両者は、
「主軸を画成する竿部と；
第１端部および第２端部を有するとともに、前記第１端部が前記竿部に対して固
定されたコアと；
該コア内に径方向に挿入されるとともに、端部がブラシの包絡表面を画成する荒
毛と；を具備するブラシであって、
前記包絡表面は、第１端部および第２端部を有し、
前記ブラシの前記包絡表面は、その長さ方向の少なくとも一部にわたって、長尺形状をなす横断面を有していることを特徴とするブラシ。」である点で一致し、次の点で相違している。
(A)　コアの形状に関して、前者においては、コアが曲線を規定しているのに対し、後者においては、直線を規定している点。
(B)　ブラシの包絡表面の横断面に関して、前者においては、コアがなす曲線が位置している平面に対して平行な最大長さをなす軸方向において長尺形状をなすようにしているのに対し、後者においては、コアが直線を規定していることからコアがなす直線が位置する平面を特定できず、長尺形状をなす方向について特定がなされていない点。
【相違点についての判断】
まず、相違点(A)についてみる。引用発明１のブラシにおいても、刊行物２に記載されるような不便（判決注：「しかしながら、・・・塗布棒が直線形状のものが使用されている為に、利腕が右の使用者の場合、鏡に対面した右目の睫に塗布する場合は支障なく塗布できるが、左目の睫に塗布する場合に於いて、右目の場合のように睫に平行に塗布部で塗布しようとすると塗布棒が鼻に接触してしまい、容易には塗布できずに塗布部を目に対して傾斜させ塗布棒を鼻から遠ざけ、即ち塗布先端部付近での塗布を行う事となり、更には不慣れな左手で塗布しなければならない不便があった。」（甲３の２の明細書１頁１２行～２頁３行）を指す。）が生じることは、当業者ならば容易に予測し得ることであるから、引用発明１における直線状のコアを、引用発明２に従った曲線を規定するものとして、すなわち、コアを湾曲させて、上記不便を解消することは、当業者ならば容易に想到し得ることというべきである。
次に、相違点(B)についてみる。


本願発明において、「コアがなす曲線が位置している平面に対して平行な最大長さをなす軸方向において長尺形状をなす」とは、「ブラシが偏平とされている面内においてコアが曲げられている」（審判請求書３頁１４行）こと、すなわち、コアをブラシの偏平方向の軸線が通る面に沿って曲げることを指しているものと認めら
れるところ、
刊行物１には、
「図７のブラシは、長手方向の領域を選択し、面８ｃ・８ｃ’の内の１つおよびその角部だけでなく細長い領域１５を利用することにより確実にメーキャップを変化させることができる。」（段落【００２９】）、「上記全ての実施例では、ブラシに形成されブラシの面を境界付けている符号９・１０で示されるような角部や、符号１５・１５ｄ・１５ｄ’・１９で示される隆起部は、それらの幅寸法（幅寸法＝芯体の軸線に直交する方向の寸法）が２ｍｍより大きくなるように削り取られなければならない。」（段落【００４２】）、「符号８・８ａ・・・８ｄで示されるような平面あるいは凹面よりなる面は、凸面としてもよいことは明らかである。ときには、隆起部に配置されている毛だけがまつ毛の分離を促進する処理を実施する。」（段落【００４３】）と記載され、細長い領域部分ないし隆起部は、まつ毛の分離促進に不可欠であることが示されているから、引用発明１のブラシ（図１１及び図１２参照）のコアを湾曲させる場合において、細長い領域部分を形成する面部分、すなわち、平行面８ｇ、８ｇ’と交差する面部分によって、まつ毛の分離促進作用を維持するため、コアをブラシの偏平方向の軸線が通る面に沿って曲げることは、当業者ならば容易に想到し得ることというべきである。なお、審判請求人は、審判請求書において、本願発明により、「湾曲内側面におけるまつ毛の引き延ばし効果や、湾曲内側面の荒毛が高密度であることによってカールを助長する効果、湾曲外側面において櫛すきを容易に行えるという効果や、さらに、湾曲外側面の荒毛が高密度（願書に最初に添付された明細書の段落【００１１】の記載からすると、「低密度」の誤記と認められる。）であることによる押拡げが容易であるという効果、といった多岐にわたる機能を発揮することができる」と主張しているが、かかる効果ないし機能は、ブラシの湾曲それ自体により奏されるものと認められ、すでに引用発明２が有しているものにすぎないから、当業者が予測できない格別のものということはできない。
第３　原告主張の取消事由
１　相違点(A)についての判断の誤り（取消事由１）(1)　本願発明においてコアを湾曲させるのは、審決の指摘するような引用発明２において解決課題とされている不便（「塗布棒が直線形状のものが使用されている為に・・・左目の睫に塗布する場合に於いて、・・・睫に平行に塗布部で塗布しようとすると塗布棒が鼻に接触してしまい、容易には塗布できず・・・塗布部先端部付近での塗布を行う事となり、更には不慣れな左手で塗布しなければならない不便」。甲３の２の明細書１頁１２行～２頁３行）を解消するためではない。本願発明は、引用発明２においては認識されていなかった課題であるところの、①ブラシとまつ毛との間の間隔を調整しなければならないという取扱の不便さ②目のコーナー部に関してまぶたや鼻の側部上に化粧品をこぼすことなくメークア
ップ製品を適用することの困難性
③まつ毛どうしをあまり分離させることなくまつ毛に対してコーティングしてしま
うという問題
を解決課題としてなされた発明である。換言すれば、本願発明は、引用発明２を従来技術とし、この従来技術の技術課題を解決するためになされた発明なのである。(2)　一方、引用発明１（甲３の１）は、ブラシの面を境界付けている隆起部あるいは角部の形状に関する課題認識を有するのみであり、本願発明の前記解決課題の認識は皆無である。
(3)　引用発明１、２の課題は上記のようなものであるから、本願発明と解決課題を異にする引用発明１と引用発明２とを組み合わせる動機付けがそもそも存在しない。引用発明１における直線状のコアを、引用発明２に従った曲線を規定するものとして、すなわち、コアを湾曲させて、上記不便を解消することは当業者ならば容易に想到し得るとの審決の判断は、誤りである。
２　相違点(B）についての判断の誤り（取消事由２）(1)　審決は、相違点（B）につき、「細長い領域部分ないし隆起部は、まつ毛の分離促進に不可欠であることが示されているから、引用発明１のブラシ（図１１及び図１２参照）のコアを湾曲させる場合において、細長い領域部分を形成する面部分、すなわち、平行面８ｇ、８ｇ’と交差する面部分によって、まつ毛の分離促進作用を維持するため、コアをブラシの偏平方向の軸線が通る面に沿って曲げることは、当業者ならば容易に想到し得ることと言うべきである。」（審決書５頁９行～１４行）と判断するが、誤りである。
(2)　ブラシのコアをＺ－Ｚ方向以外、例えば別紙【参考図３】のＹ－Ｙ方向の軸線が通る面に沿って曲げた場合にも、他の軸に沿って曲げた場合にも、細長い領域部分を形成する面部分Ｂ、Ｃが依然として残る。
すなわち、引用発明１の細長い領域ないし隆起部は、いずれの方向にコアを湾曲させても、細長い領域ないし隆起部は依然として残存し、曲げ方向の違いによって隆起部等が消滅することはない。よって、曲げ方向がいずれであっても、まつ毛の分離促進作用を維持することができる。


審決では、当業者であれば「細長い領域部分ないし隆起部」によるまつ毛の分離促進作用を維持するため、コアをブラシの偏平方向の軸線が通る面（【参考図３】のＺ－Ｚ方向）に沿って曲げるであろうと認定している。しかし、コアをブラシの偏平方向の軸線が通る面（【参考図３】のＺ－Ｚ方向）に沿って曲げなければ、「細長い領域部分ないし隆起部」が存在せず、まつ毛の分離促進作用を奏し得ない、換言すれば、そのように曲げたときにのみ、「細長い領域部分ないし隆起部」が存在し、かつ、分離促進作用を奏するのであれば格別、前述のとおり、どの方向に曲げても「細長い領域部分ないし隆起部」は存在し、かつ、分離促進作用はどの方向に曲げても奏し得るのであるから、審決における認定には論理的飛躍がある。３　作用効果の相違についての評価の誤り（取消事由３）(1)　本願発明の効果は、「第１櫛状部、すなわちブラシの凹面側は、まつ毛の外形に対して非常に近似した形状である。さらに、長くて非常にフレキシブルな荒毛を備えており、これら荒毛は収束している。したがって、まぶたの幅全体に沿ってまつ毛に対して係合することができ、まつ毛を引き伸ばしたりカールさせたりすることができる。この櫛状部が荒毛を高密度で有していることにより、まつ毛のカールが助長される。反対側面の第２櫛状部は、密度が小さく、荒毛どうしがより分散している。したがって、第２櫛状部は、まつ毛の櫛すきをより容易に行うことができ、製品を長さ全体にわたって押し広げることができる。２つの櫛状部は、ブラシの側面と比較すると狭い。したがって、２つの棒状部は、まつ毛内にうまく入り込んで、まつ毛の長さ全体にわたってまつ毛を分離させることができる。」（甲２の１の【００１１】）というものである。
これに対し、審決は、湾曲内側面におけるまつ毛の引き延ばし効果や、湾曲内側面の荒毛が高密度であることによってカールを助長する効果、湾曲外側面において櫛すきを容易に行えるという効果や、さらに、湾曲外側面の荒毛が低密度であることによる押拡げが容易であるという効果ないし機能は、ブラシの湾曲それ自体により奏されるものと認められ、すでに引用発明２が有しているものにすぎないから、当業者が予測できない格別のものということはできない（審決書５頁２１行～２４行）と判断するが、誤りである。
(2)　別紙【参考図４】に示すブラシを、本願発明の１つの実施例である【参考図５】（本願公開公報、甲２の１の図９）のようにコアを曲げることにより、ブラシの凹面側である第１の櫛状部において、包絡表面を形成する荒毛の先端は凹面の中心方向を向くことになる。そのために、荒毛のコア近傍の密度よりも荒毛の先端部側の密度の方が高くなる。また、ブラシの凸面側である第２の櫛状部において、包絡表面を形成する荒毛の先端は凹面の外方向を向くことになり、荒毛のコア近傍の密度よりも荒毛の先端部側の密度の方が低くなる。つまり、【参考図５】における荒毛の密度は凹面側と凸面側とでは異なるのである。荒毛の長尺方向の長さが長ければ長いほど内側の密度はより高く、外側の密度はより低くなることが助長される。
これにより、本願発明では、刊行物２に示す円柱のブラシのコアを湾曲させた場合に比べ、第１の櫛状部の荒毛の密度を最大限高めたブラシを得ることができる。すなわち、この第１の櫛状部を使用することにより、まつ毛のカールを助長するとともに密度の高い荒毛にマスカラ等の製品を大量に保持することができ、そのために、マスカラをまつ毛に大量に移すことができ、マスカラのまつ毛への付着作用を高めることができる。
また、引用発明２の円柱のブラシのコアを湾曲させた場合に比べ、第２の櫛状部の荒毛の密度を最大限低くしたブラシを得ることができる。このブラシの第２の櫛状部を使うことにより、まばらな荒毛の続き作用によってまつ毛の分離度をいっそう高めることができ、まつ毛の櫛すきをより容易に行うことができるだけでなく、マスカラ等の製品を長さ全体に渡って押し広げ、目をよりはっきりとさせることができる。
以上のとおり、本願発明の作用効果は、そもそもブラシの断面が長尺状の形状を有しない引用発明２からは得られない特有の効果であって、引用発明２の作用効果とは対比の対象とすらなり得ないものである。
(3)　さらに、加えて、引用発明２における課題、すなわち、目のコーナー部に関して、まぶたや鼻の側部上に化粧品をこぼしてしまうという課題を、本願発明は、ブラシのコアがなす曲線が位置している平面に対して平行な最大長さをなす軸方向において、長尺形状をなす横断面を有すること、すなわち、【参考図５】におけるＹ－Ｙ軸方向の幅である２つのフェース間の距離が、Ｚ－Ｚ軸方向のブラシの幅よりも短いことにより解決している。本願発明のこの特有の構成により、本願発明は、目のコーナー部周辺に製品を付着させることなくコーナー部内をうまくスリップすることができるようになるのである。すなわち、【参考図５】からも分かるように、２つの櫛状部がブラシの側面（Ｙ－Ｙ方向の面）と比較すると狭く、引用発明２のように、円筒状ではないことから、まつ毛にのみ必要な荒毛だけが接近し、本来必要でない部分の荒毛がまぶたなどの皮膚表面に接触しにくいのである。審決は、本願発明のこの作用効果についても看過し、本願発明特有の構成によるこの作用効果も何ら評価していない。
第４　被告の反論の骨子


１　取消事由１（相違点（A）についての判断の誤り）に対して原告は、本願発明は刊行物２に記載されたもの（引用発明２）と異なる解決課題を有する旨を主張するが、このような主張は、審決の判断における動機付けが誤っていることの理由たり得ない。仮に、本願発明が刊行物１、２に記載されていない種々の課題を解決することを目的とするものであるとしても、刊行物２に記載されている課題に基づいて、コアを湾曲させること、すなわち、相違点(A)に係る構成を着想することは、当業者ならば容易になし得たことである。原告は、本願発明においてコアを湾曲させることは、引用発明２の解決課題である「上記不便」を解消するためではない、と主張するが、引用発明２の解決課題である不便は、塗布棒であるブラシがブラシ軸方向に直線形状の塗布面を有するものであれば、普遍的に発生する「不便」であることは明らかである。そして、刊行物１（甲３の１）の図１１及び図１２に記載された発明（引用発明１）も塗布棒であるブラシがブラシ軸方向に直線形状の塗布面を有するものであるから、「上記不便」が生じるものであることは明らかである。したがって、審決では、この不便を解消するために、ブラシを湾曲させようとすること、すなわち、相違点（A）は、当業者が容易になし得ると判断したのであり、この判断に誤りはない。原告は、本願発明の課題を各種あげているが、本願発明がこれらの課題を解決するものであるとしても、刊行物１に記載の発明に「上記不便」が存在する以上、相違点(A)に係る構成は、刊行物２の示唆に従って当業者が容易に想到し得るものである。また、原告は、本願発明とそれぞれ解決課題を異にする刊行物１と刊行物２とを組み合わせる動機付け自体がそもそも存在しないと主張するが、相違点(A)についての動機付けは刊行物２に存在している。したがって、審決に判断の誤りはない。２　取消事由２（相違点（B）についての判断の誤り）に対して刊行物１の第１１図に記載されたブラシを、刊行物２の教示に従い湾曲させることを想定すると、【参考図３】におけるＹ方向、Ｚ方向以外の方向に湾曲させた場合には面及び隆起部の曲面が複雑になり使用に不便をきたすから、Ｙ方向及びＺ方向以外の方向に湾曲させることは通常想定し難い。そうすると、本願発明は、刊行物１に記載のものを湾曲させるに際し、Ｙ方向、Ｚ方向という２つの選択肢の中からＺ方向という１つを選んだものにすぎない。その際、まつ毛に接する凹面側と凸面側として、凹面及び凸面の面積が相対的に小さい方を選ぶこと、すなわち凹面及び凸面を細長い領域部分又は隆起部となるようにＺ方向を選択することは、マスカラ作業に繊細さが必要とされる以上、当業者が容易に想到し得るから、審決に論理的飛躍はない。
３　取消事由３（作用効果の相違についての評価の誤り）に対してブラシを湾曲させた場合に、そのカーブの外側において毛の密度が低くなり、逆に内側において毛の密度が高くなることは自明のことであり、刊行物２記載のブラシにおいても本件発明と同様、湾曲した凹面で密度が最大になり、凸面で密度が最小となるから、作用効果も同様であるはずである。また、本願発明について「Ｙ方向の巾が狭いためまぶた等にあたりにくくなる」と原告が主張する効果については、上記湾曲の方向としてＺ方向を選択したことにより当然奏される効果である。
第５　当裁判所の判断
当裁判所も審決と同様に、本願発明は引用発明１及び２に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと判断する。理由は、以下のとおりである。１　刊行物２（甲３の２）には、マスカラ塗布具における塗布棒（ブラシ）が直線状であることによる不便が記載され、この不便を解消するために塗布棒（ブラシ）を湾曲させることが記載されているのであるから、刊行物１に記載された「まつ毛にマスカラを施したり、髪の毛に染色を施す際に使用されるブラシ」（甲３の１、【０００１】）のブラシにおいても、ブラシが直線状であることによる不便を解消することを目的として、ブラシの芯体（コア）を湾曲させてブラシを湾曲した形状とすることは、当業者が容易に想到し得たことというべきである。そして、刊行物１（甲３の１）に示されるブラシの上下両面に平坦面を平行に形成した扁平形状のブラシ（図１１、別紙【参考図２】参照）の芯体（コア）を湾曲させる場合に、その湾曲方向として、最も自然に想定されるのは、別紙【参考図３】におけるＹ方向又はＺ方向であると考えられるから、上記ブラシのコアをブラシの扁平方向の軸線が通る面に沿って同図のＺ方向に湾曲させることは、ごく自然な選択の一つとして、当業者が何らの困難なくなし得ることである。なお、刊行物１に図１１として図示されたブラシを上記のとおり湾曲させたものが本願発明の構成となることは明らかである。
２　原告は、本願発明においてコアを湾曲させる目的は、刊行物２においてコアを湾曲させている目的と異なると主張するが、原告の主張は、本願発明（甲２の１、２）と刊行物２（甲３の２）の関係部分を対比検討すれば、失当であること明らかであり、仮に、原告の主張どおり、湾曲させる目的が異なるとしても、刊行物１のブラシのコアを湾曲させることが当業者にとって想到容易であることは前示のとおりであり、また、その湾曲の方向をブラシの扁平方向の軸線が通る面に沿ったもの（【参考図３】におけるＺ方向）とすることが当業者に容易であることは前示のとおりである。
そして、上記のように湾曲させた場合のブラシの形状が客観的に本願発明の構成と同一のものとなる以上、その効果が本願発明と同一であることも明らかである。原告は、本願発明の独特の作用効果を主張するが、それらは扁平形状のブラシ（刊行物１の図１１）が有する効果とブラシを湾曲させたこと（刊行物２）による効果との組合せという以上のものではなく、何ら格別のもとのは認められない。３　したがって、原告の主張はいずれも採用することができない。
第６　結論
以上のとおり、原告主張の取消事由はいずれも理由がないから、本訴請求は棄却されるべきである。
東京高等裁判所第１８民事部
裁判長裁判官　　　塚　　原　　朋　　一
裁判官　　　古　　城　　春　　実
裁判官　　　田　　中　　昌　　利
（別紙）
参考図


平成１３年(ワ)第１３８９７号　不正競争防止法に基づく差止等請求事件
口頭弁論終結日　　平成１４年７月２３日
判　　　　　　決
原　　　　　　告　　　　　　　　ファインシステム株式会社
訴訟代理人弁護士　　　　　　　　有　馬　賢　一
被　　　　　　告　　　　　　　　小畑機械株式会社
被　　　　　　告　　　　　　　　Ａ
上記２名訴訟代理人弁護士　　　　泉　　　裕二郎
主　　　　　　文
１　原告の請求をいずれも棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
１　被告両名は自ら又は第三者をして、
①　別紙営業秘密目録記載の情報の全部又は一部を第三者に開示してはならない。
②　別紙営業秘密目録記載の原告の取引先に対し、面会を求め、架電し、又は書面を送付してはならない。
２　被告両名は、別紙営業秘密目録記載の情報の全部又は一部を記載したノート・カード・台帳類を廃棄せよ。
３　被告両名は、原告に対し、連帯して金３００万円及びこれに対する平成１４年１月１３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
本件は、原告が、被告らに対し、①被告Ａは、原告の営業秘密（不正競争防止法２条４項）である別紙営業秘密目録記載の顧客情報（以下「本件顧客情報」という。）を記載した「実績管理台帳」と題する名簿（以下「本件台帳」という。）を不正に持ち出し、これを被告小畑機械株式会社（以下「被告小畑機械」という。）に不正に開示した（同法２条１項４号）、②被告小畑機械は、被告Ａの不正取得行為を知り、又は重大な過失によりこれを知らないで本件顧客情報を取得し、使用し（同法２条１項５号）、あるいは、原告からの警告により被告Ａの不正取得行為を知って本件顧客情報を使用した（同法２条１項９号）、③被告らは、原告の営業上の信用を害する虚偽の陳述を告知した（同法２条１項１４号）として、被告らに対し、上記①ないし③の行為について、同法３条１項、２項に基づき、本件顧客情報の使用の差止め、廃棄を求めるとともに、上記③の行為について、同法４条、５条に基づき、損害賠償を請求した事案である。
１　争いのない事実等（末尾に証拠の掲記のない事実は、当事者間に争いがない。）
(1)　当事者
ア　原告は、通信機器及び事務機器の販売並びにリース等を業とする株式会社である。
イ　被告小畑機械は、コンピューター、ワードプロセッサー、ファクシミリ、複写機、家庭用電気機械器具の販売等を業とする株式会社である。ウ　被告Ａは、平成８年１０月から平成１０年２月まで、営業担当の従業員（以下「営業職」という。）として原告に勤務していたが、平成１１年６月、被告小畑機械に就職し、現在、同被告の販売事業部長である（乙３、被告Ａ本人）。(2)　被告Ａは、平成１３年１０月ころ、原告在職中に同被告が担当してリース契約の成立に至った顧客十数軒の情報を被告小畑機械の従業員に告知し、被告小畑機械の従業員は、これらの顧客に対し、事務機の販売やリース等の営業活動を行った（乙４、被告Ａ本人）。
(3)　原告は、平成１３年１１月１５日到達の書面で、被告小畑機械に対し、被告Ａが原告の営業秘密である本件顧客情報を無断で持ち出し被告小畑機械に開示した旨告知し、その使用の停止を求める旨警告した。
２　争点
(1)　本件顧客情報は、不正競争防止法２条４項にいう「営業秘密」に当たるか。
(2)　被告Ａの行為は、不正競争防止法２条１項４号にいう不正競争行為に当たり、被告小畑機械の行為は、同法２条１項５号又は９号にいう不正競争行為に当たるか。
(3)　被告らは、原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知する行為（不正競争防止法２条１項１４号）をしたか。
(4)　被告らが原告に対して損害賠償義務を負う場合に支払うべき金銭の額。
第３　争点に関する当事者の主張
１　争点(1)（本件顧客情報は、不正競争防止法２条４項にいう「営業秘密」に当たるか）について
【原告の主張】
本件顧客情報は、秘密管理性、有用性、非公知性を備えており、不正競争防止法２条４項にいう「営業秘密」に当たる。
(1)　秘密管理性
ア　本件台帳は、原告代表者の妻が管理する机の引き出しに厳重に保管されている。同机の引き出しには錠が付いており、施錠するとすべての引き出しが施錠され、物理的に開くことができない構造となっている。机の鍵は、原告代表者及びその妻のみが所持している。
イ　原告代表者は、被告Ａを含む従業員に対し、営業秘密（顧客情報その他）を他社・他人へ開示したり、自ら利用することを禁じる旨訓示し、個別に指導する措置を執っていた。


ウ　原告は、従業員の退職時に、①顧客情報等の社内秘密を他人・他社に開示しない、②退職後も原告の顧客が錯覚するような偽称行為となる販売行為及び営業行為をしない、③在職時の顧客の資料及び情報、社内秘密を利用して営業活動又は販売活動をしないとの内容の誓約書（甲９）を徴求している。被告Ａについては、同人が平成１０年１月１６日早退した後無断欠勤を重ね、留守がちで電話が通じなかったり、原告代表者の不在時に事務所に来訪して退職の意を伝えるなど誓約書の提出を回避する挙に出たため、誓約書を徴求することができなかったが、これは、被告Ａが、原告の営業秘密管理の一環として退職時に誓約書を取ることを認識していたが故の行動であった。
エ　原告は、営業職が退職する時、当該社員が業務上知った営業秘密事項（相手方社名・所在地・リース料等）を記載した資料ノートを回収しており、被告Ａが退職した時も、平成１０年３月１０日、同被告から資料ノート（甲１４～１６）を回収した。
オ　原告は、前記イ～エのとおり、社内規則に基づき、従業員が退職後も原告の顧客情報等の営業秘密を利用した営業活動・販売活動をすることを禁じており、被告Ａも、上記制約を受けることを黙示的に承認していた。また、原告の業種・業態及び顧客情報等の営業秘密の利用、外部への開示による原告の業績や営業活動への支障の重大性を考慮すると、被告Ａは、信義則上、退職後もコピー機器等の大部分のリース期間である５年間は、リース契約に関し、顧客情報たる秘密を利用した営業活動の制約を受けると解すべきである。
(2)　有用性
販売会社がリース契約による事務機器販売を促進するに当たり、本件台帳に記載された機種やリース料・納期・納入日等の本件顧客情報は極めて有用である。
(3)　非公知性
本件顧客情報は、原告の企業活動に伴って収集されるもので、一般に知られないものであることは明白である。
【被告らの主張】
本件顧客情報は、秘密管理性、有用性、非公知性のいずれも備えておらず、不正競争防止法２条４項にいう「営業秘密」には当たらない。殊に、次の事情によれば、本件顧客情報が秘密として管理されていた事実はないというべきである。(1)　被告Ａは、資料ノートを常時携帯し、自宅から顧客に電話を掛けるために自宅に持ち帰っていたが、これについて原告から注意を受けたことはない。また、原告は、平成９年１２月に退職した従業員Ｂからは資料ノートを回収しなかった。(2)　被告Ａの知る範囲で、原告従業員が、原告代表者から、「顧客に関する情報を他に漏らしてはならない」などと言われたことはない。(3)　被告Ａは、原告主張の誓約書（甲９）が存在することも知らされていなかった。被告Ａは、退職後、原告代表者から何度か電話連絡を受け、失業保険の受給に必要な書類に原告の署名捺印を受けているが、その際も「誓約書に署名して欲しい」といった依頼は一切受けていない。
(4)   原告と被告Ａの間には、契約法上も法解釈上も、原告が主張するような退職後の競業避止義務が認められる余地はない。
２　争点(2)（被告Ａの行為は、不正競争防止法２条１項４号にいう不正競争行為に当たり、被告小畑機械の行為は、同法２条１項５号又は９号にいう不正競争行為に当たるか）について
【原告の主張】
被告らは、被告Ａが在職中に本件顧客情報を自己の手帳に書き写して社外へ持ち出したこと及び当該情報を被告小畑機械の従業員に教えたことを認めている。原告において、上記営業秘密たる情報を無断で転記して社外に持ち出すことは厳禁とされており、上記持ち出しは原告の承認なく行われたのであるから、被告Ａの行為が不正競争防止法２条１項４号に該当することは自明であり、被告小畑機械の行為は、同法２条１項５号に該当する。
また、被告小畑機械が、被告Ａにおいて上記営業秘密を無断で持ち出したことを知らないで開示を受けていたとしても、前記第２、１、(3)記載の警告後に被告小畑機械が上記営業秘密を使用する行為は、同法２条１項９号に該当する。
【被告らの主張】
被告Ａが被告小畑機械の従業員に教えた原告の取引先は、いずれも被告Ａが実際に訪問して手帳（乙４）に記録していた顧客情報である。被告Ａは、本件台帳を見たことはなく、これを書き写すことはあり得ない。被告らの行為は不正競争行為に当たらない。
３　争点(3)（被告らは、原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知する行為〔不正競争防止法２条１項１４号〕をしたか）について
【原告の主張】
被告小畑機械の営業社員らは、原告の取引先に対し、社名や担当者名をことさら名乗らず、原告しか知らないはずのファックスの設置場所・機器名・リース料・リース期間等を述べることにより、電話を掛けている主体が原告であるとの虚偽の事実を黙示的に表示した。同社員らは、原告の取引先が新規リース契約に関する面談ではなく、既存機種のメンテナンス・消耗品の注文を行った場合には電話を切るため、原告は、電話の対応が悪いとして取引先の信用を失い、場合によっては取引先を失うことになる。他方、同社員らは、原告の取引先から面談の承諾が取れた場合には、来訪して原告から被告小畑機械へ契約を切り換えさせ、取引先の誤信を惹起させるため、原告は、営業活動に支障が生じ、場合によっては取引先を失うことになる。このように、原告は、被告らの行為により営業上の信用を害されており、被告らの行為は、不正競争防止法２条１項１４条にいう不正競争行為に当たる。
【被告らの主張】
原告の主張する「営業主体に関する虚偽の告知」とは、被告らが原告であるかのように装い、原告の取引先に電話を掛けたというものである。被告らは、この事実を否定するが、仮に、原告主張のような事実が存在したとしても、被告らは電話で原告を誹謗中傷する事実などは一切述べておらず、取引先を訪問する際には、被告小畑機械から来たと名乗っているのであるから、被告らの行為により原告の営業上の信用が害されたとはいえない。したがって、原告主張の事実が存在したとしても、それは不正競争防止法２条１項１４号にいう不正競争行為に当たらない。４　争点(4)（被告らが原告に対して損害賠償義務を負う場合に支払うべき金銭の額）について
【原告の主張】
原告は、被告らの上記３【原告の主張】の信用毀損行為により、取引先に対する信用を毀損されたものであり、その損害は金３００万円を下らない。
【被告らの主張】
争う。


第４　当裁判所の判断
１　争点(1)（本件顧客情報は、不正競争防止法２条４項にいう「営業秘密」に当たるか）及び争点(2)（被告Ａの行為は、不正競争防止法２条１項４号にいう不正競争行為に当たり、被告小畑機械の行為は、同法２条１項５号又は９号にいう不正競争行為に当たるか）について
(1)　前記第２、１の争いのない事実等と、証拠（甲８の１～３、甲１０～１６、１８、乙３～５、原告代表者本人、被告Ａ本人）を総合すれば、次の事実が認められる。
ア　原告は、平成４年４月に原告代表者が「ファインシステム」の屋号で発足した個人企業を前身とし、平成７年２月に法人成りしたＯＡ機器、通信機器、事務機器、周辺機器及び保守メンテナンス等のリース及び販売を行う会社である。被告Ａは、平成８年１０月、営業職として原告に入社し、後記のとおり、平成１０年２月末日付けで原告を退社扱いとなるまで、営業等の職務に従事した。被告Ａの在職当時、原告の従業員は、原告代表者の妻、Ｂ及び被告Ａの３名であったが、Ｂは、平成９年１２月、被告Ａに先立ち原告を退職した。イ　原告の業務の流れ及びそれに伴う内部文書の作成は、次の経過により進められる。
(ア)　営業職が、職業別電話帳又は原告固有の資料に基づき、営業目標となる企業に電話を掛ける。
(イ)　同企業から、訪問して商談をする日時の承諾（以下「アポイント」という。）が取れると、営業職が「顧客（見込）リスト」と題するカードに、当該顧客の会社名、所在地、電話番号、ファックス番号、業種、代表者名、訪問日時を記載する。
(ウ)　アポイントの日時に、原告代表者が営業職と共に顧客を訪問する。原告と顧客との間で成約に至ると、顧客がリース予審書、申込書に記名捺印し、営業職が帰社後、「顧客（見込）リスト」に、契約内容、リース物件の機種、月額リース料、リース期間、設置予定日時を記載する。
(エ)　リース会社の予審が通ると、営業職が「設置依頼書」に、設置日、会社名、代表者、設置場所、住所、電話番号、ファックス番号、回線状況等を記載する。
(オ)　原告代表者と営業職が同行の上、顧客立会いのもとで機械の搬入・検収を行う。検収後、顧客からリース本契約書に記名捺印をもらう。(カ)　原告代表者は、営業職に「顧客（見込）リスト」及び「設置依頼書」の所持を許さず、これらの文書を提出させる。経理事務を担当する原告代表者の妻がこれらの文書及びリース申込書を集約し、「実績管理台帳」（本件台帳）に、①契約日、②会社名、③代表者、④所在地、⑤電話番号、⑥機種、⑦リース料、⑧納期、⑨納入日、⑩専用局線、⑪リース会社、⑫備考、⑬担当者、⑭ヘルパーを手書きで記載する。
ウ　「顧客（見込）リスト」、「設置依頼書」及び本件台帳（以下、この３点を併せて「本件各文書」という。）は、原告代表者の妻が管理する事務机の右側に設けられた三段引出しの昀下段に保管されている。この机は、右上端に設けられた鍵を施錠すると、引出しがすべて開かなくなる構造となっており、鍵は原告代表者及びその妻が身に付けている。本件各文書には営業秘密であることを示す標識が付されておらず、原告には本件各文書の管理を徹底すべきことを内容とする文書は存在しない。
エ原告は、営業職には、原則として本件各文書の閲覧、利用をさせず、持ち出しを禁止し、個々の営業職に対しては、各人が営業活動の中で接触した顧客の情報をＢ５版の大学ノート（資料ノート）に記載させ、このノートに基づいて営業活動を行わせていたが、原告代表者の妻が本件各文書に記入する際などに、他の従業員が本件各文書を見ることはあった。被告Ａは、原告在職中、自分の資料ノート（甲１３～１６）を常時携帯し、帰宅後も自宅から顧客に電話をしていたが、これについて原告から注意を受けたことはなかった。また、被告Ａは、自分がリース契約を成約させた顧客５９軒について名称、住所・電話番号、機種、リース料、契約年月日、担当者名を、資料ノートから私物の手帳（乙４、以下「本件手帳」という。）に書き込んで所持していた。
オ　被告Ａは、平成１０年１月１６日、長男の病気を理由に早退し、その後無断欠勤を続けたので、原告は、同年２月末日付けで被告Ａを退社扱いとした。被告Ａは、同年３月１０日、原告代表者の不在時に原告の事務所を来訪し、社会保険証、事務所の鍵及び資料ノート４冊（甲１３～１６）を返還した。当時、被告Ａは、長男の介護のため留守がちであったが、住居や電話番号は在職時と同じであり、所在不明の状態ではなかった。しかし、原告が被告Ａに対し、退職後の顧客情報開示の禁止等を定めた誓約書（甲９）に署名捺印を求めたことはなく、被告Ａが同年６月か７月ころ離職票の手続のため原告に書類を送付した時も、原告は、上記誓約書を徴求することなく、被告Ａに書類を返送した。カ　被告Ａは、平成１１年６月、被告小畑機械に就職した。被告Ａは、平成１３年１０月ころ、原告在籍時に納入した機器が入替時期を迎える頃であると考え、部下である被告小畑機械の従業員５名に本件手帳を見せ、同手帳記載の顧客に対する営業活動を指示した。被告小畑機械の従業員は、本件手帳に記載された顧客のうち約３５軒に電話をかけ、１０軒からアポイントを取って訪問し、４軒につきリース契約を成立させた。
(2)　上記(1)で認定した事実によれば、本件台帳には、原告の仲介によりＯＡ機器のリース契約を締結した顧客の情報（名称、住所、電話番号等）のほか、当該顧客が前回締結した契約の内容（契約日、機種、リース料、納入日等）が記載されていることが認められる。証拠（甲１２）によれば、ＯＡ機器のリース契約の営業に当たり、前回契約が満了時にある顧客を知ることは新規契約の成約率を高める要素であり、この意味で、前回契約及び現在の機器の使用状況に関する顧客情報が重要であることが認められ、被告Ａも、本人尋問において、前回契約に関する情報を知っていれば営業上有利になることを認めている。そうすると、本件台帳に記載された本件顧客情報は、少なくとも有用性を有するものと認められる。


(3)　秘密管理性について
ア　他方、上記(1)で認定した事実によれば、原告は、営業職には、在職中も原則として本件台帳を含む本件各文書の閲覧及び使用をさせず、持ち出しを禁止し、本件各文書を原告代表者の妻が管理する施錠可能な事務机の引出しに保管していたことが認められる。しかし、原告代表者の妻が本件各文書に記入する際などに、他の従業員が見ることはあったほか、この引出しが原告代表者又は同人の妻が席を離れる時は常に施錠されていたなど、厳重に管理されていたことを裏付ける証拠もないから、上記事実によって、直ちに原告代表者及び同人の妻以外の者が本件各文書にアクセスできない状況にあったと評価することはできない。かえって、上記(1)で認定した事実によれば、原告は、被告Ａら営業職に対し、在職中、同人らが営業活動において接触した顧客の情報を資料ノートに記載させ、営業職が資料ノートを自宅に持ち帰って営業活動をすることを許していたことが認められ、原告において、営業職が資料ノートの記載を他に移記することを禁じていたことを示す証拠もないから、原告が本件顧客情報を特定した上で、それを外部に漏洩することを明示的に禁止していたものとは認められない。
イ　この点につき、原告は、原告では、代表者が従業員に対し、原告の顧客情報などの営業秘密を開示又は利用してはならないと訓辞していた旨主張し、原告代表者作成の陳述書（甲１２、以下「原告陳述書」という。）及び原告代表者本人尋問の結果中には、これに沿う部分がある。しかし、上記陳述部分及び供述は、被告Ａ本人尋問の結果及び同被告作成に係る陳述書２通（乙３、５）にこれに反する陳述部分があること、並びに、原告代表者自身が、本人尋問において、朝礼での訓示の内容として、営業成績を上げるためには情報が重要であり、自分が集めた情報は仲間でも他人に漏らしてはならないし、他人が持っている情報が分かれば、その者よりも先に行って（契約を）取ったらよいという、原告の上記主張とは相反する趣旨の供述をしていることに照らし採用することができず、他に、原告が営業秘密の保持について従業員に訓辞していたことを認めるに足りる証拠はない。ウ　また、原告は、従業員が退職する時は、在職時に知り得た秘密を他人に開示しない等規定した誓約書を徴求していると主張し、原告陳述書及び原告代表者本人尋問の結果にはこれに沿う部分がある。しかし、原告が提出した誓約書（甲９）は作成者欄が白紙の雛型であり、原告には、被告Ａの他にＣ、Ｂ、Ｄという従業員が在籍し、同人らは全員被告Ａより前に退職したにもかかわらず（原告代表者本人、被告Ａ本人）、元従業員の署名がある誓約書は提出されていない。また、原告代表者は、本人尋問において、Ｂから誓約書を徴求していないことを自認する一方、元従業員１名から平成８年ころに誓約書を取ったと供述するが、上記供述を裏付ける証拠はない。これらの各事情に加え、原告が被告Ａの退職後に誓約書の作成を求めた形跡はないこと（上記(1)、オ）を考慮すると、原告陳述書の上記陳述及び原告代表者本人尋問中の上記供述はいずれも採用できず、他に、原告が従業員の退職に際し、退職後に勤務中知り得た顧客情報を開示、使用しない等の義務等を定めた誓約書を徴求していたことを示す証拠はない。
エ　さらに、原告は、原告では、営業職が退職する時は資料ノートを回収していたと主張し、原告陳述書及び原告本人尋問の結果にはこれに沿う部分がある。しかし、これらの陳述部分及び供述は、原告がＢの退職時に資料ノートを回収しなかったこと（原告代表者本人、被告Ａ本人）、原告が他の退職者から資料ノートを回収したことを裏付ける証拠もないことに照らし採用できず、他に原告が営業秘密管理の一環として退職者から資料ノートを回収する措置を執っていたことを認めるに足りる証拠はない。
オ　以上によれば、原告は、個々の営業職が営業活動によって得た契約実情等の情報を本件台帳に集約して管理していたものの、各営業職に対し、同人らが得た情報（同情報は、本件台帳記載の情報を含むものである。）に関し、秘密保持義務を課すなどして、秘密として管理していたと認めることはできない。(4)　そうすると、本件顧客情報は、秘密管理性を欠き、不正競争防止法２条４項にいう「営業秘密」に当たらないから、その余について判断するまでもなく、被告Ａの行為は、不正競争防止法２条１項４号にいう不正競争行為に該当せず、被告小畑機械の行為は、不正競争防止法２条１項５号又は９号にいう不正競争行為に該当しない。
なお、原告は、被告Ａが、雇用契約終了後の競業避止義務に基づき、退職後５年間は、原告在職中に知り得た本件顧客情報を利用して営業活動を行うことを信義則上禁じられると主張する。しかし、従業員の競業避止義務は、原則として雇用契約の終了とともに消滅するものというべきであり、雇用契約終了後の競業避止義務は、法令に別段の定めがある場合、若しくは、当事者間に特約がある場合に合理的な範囲内でのみ認められると解するのが相当である。原告と被告Ａの間に雇用契約終了後の競業避止義務を定めた特約の存在が認められないことは上記(3)ウ、エのとおりであり、本件顧客情報が不正競争防止法２条４項にいう「営業秘密」に該当するものではないことは上記のとおりである。よって、被告Ａに、原告に対する雇用契約終了後の競業避止義務を認めることはできない。２　争点(3)（被告らは、原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知する行為〔不正競争防止法２条１項１４号〕をしたか）について原告は、被告小畑機械の従業員が、原告が電話を掛けているかのごとく偽って顧客に電話を掛けたと主張し、このような行為が不正競争防止法２条１項１４号に該当すると主張するので、以下検討する。
証拠（甲４、５の１・２、甲６、７、１２、乙３～５、原告代表者本人、被告Ａ本人）によれば、被告小畑機械の従業員は、本件手帳に記載された顧客に電話を掛けてアポイントを取る段階では、社名や担当者名を名乗らずにリース物件の入れ替えのため面談を求め、その際、本件手帳に記載された前回契約時の機種やリース料などを確認していたが、アポイントが取れて顧客を訪問する段階では、胸部に被告小畑機械の社名が入ったジャンパーを着用し、同被告の社名入りの名刺を出して交渉を進めていたことが認められる。


平成１４年３月７日宣告
平成１３年（わ）第３１０号，同第３６５号　窃盗，強盗殺人被告事件
主　　　　　　　文
被告人を無期懲役に処する。
未決勾留日数中１８０日をその刑に算入する。
ナイフ１本（平成１３年押第８２号の４）を没収する。
理　　　　　　　由
（犯行に至る経緯等）
１　被告人は，前橋市で２人兄妹の長男として出生し，昭和４７年在京の大学に進　学したが，やがてアルバイトとして始めたマルチ商法に没頭して，学業を怠るよ　うになった。これを知った両親は，実家に戻って実父の経営する空調設備製造販　売会社で働くように勧め，被告人もこれを了承し，第４学年時に大学を中途退学　し，同社で専務として働き始めた。被告人は，主に営業を担当していたが，やが　て取引先等に誘われてポーカーゲーム店に出入りするようになり，その後種々の　ギャンブルにも手を染めるようになった。この間，被告人は，昭和５５年に婚姻　し，２子をもうけていたが，ギャンブルに熱中していたことから，家を空けるこ　とが多かった。さらに被告人は，ギャンブルの遊技資金に充てるための借金をす　るようになり，その未返済額が嵩んできたため，平成７年ころから自らポーカー　ゲーム店の経営を始めたり，風俗営業店に出資したり，あるいは商品相場に手を　出したりしてその返済資金を得ようとしたが，いずれも失敗し，結果的に２００　０万円以上の借金を抱える状況になり，またこのころ，妻子とも別居するように　なった。被告人は，平成７年ころ体調の思わしくない実父に代わり前記会社の代　表取締役に就任したが，そのころ，多額の借金があることが両親に発覚し，結局　これらの借金は，前記会社が被告人に資金を貸し付けた形で清算された。しかし，被告人はそれまでの生活態度を改めようとせず，一層ギャンブルにの　めり込み，東京の非合法カジノや韓国のカジノに行き，バカラ賭博をして一晩で　数百万円を使い果たすようなことを繰り返して，再び借金を重ねるようになって　いった。被告人は，平成１０年暮れに無担保で融資が受けられる中小企業金融安　定化特別保証を利用して，前記会社名義で２５００万円を銀行から借り入れ，そ　の一部を借金の返済に回し，その残りを元手にして高崎市内で韓国エステの店を　開き，麻雀店の客同士として面識を持ち，東京の非合法カジノに行く際に運転手　をさせたこともあったＡをその店長として雇い入れた。この店の経営は当初はう　まくいったものの，やがて行き詰まり，その運営資金や借金の返済資金に充てる　ため，平成１１年秋に再び前記特別保証により不正に２９００万円の融資を受け　た。ところが，同年暮に，このように融資を受けていたことが実母の知るところ　となり，被告人は代表取締役を退任させられた。被告人は，それ以降も韓国エス　テを経営するなどしていたが，これで十分な収入が得られるわけでもなく，依然　ギャンブルで散財する生活も続けていたため，借金返済のために借金をするとい　う状態となった。そして，平成１２年夏ころ，被告人は，別の会社の名義を使っ　て前記特別保証による融資を受けようと考え，この融資を前提に，高利の金融業者や暴力団関係者等からも借金をしていたところ，融資が受けられなくなり，一　層借金の返済に窮する状態となっていった。
２　被告人は，前記のとおりの特別保証による融資を受けようとした際に，住宅リ　フォーム会社を経営するＢと面識を持ち，以降同人が被告人の経営する風俗営業　店に客として来ることもあった。その後，平成１１年中に同人が金を借りる人を　探していると聞き，金策に苦しんでいた被告人は，知人に用立てる分も含めて４　００万円を借りたが，その返済ができず，結局実母がこの借金を処理した。さら　に，被告人は，平成１２年暮れころＢから２００万円借り入れ，その後この元本　は被告人の実母が返済したが，利息の４０万円は未払いのままであった。被告人　は，このようにＢと関わる中で，同人が事業に成功して相当の収入を得ているこ　とが分かり，また，同人から，多額の現金を自宅に置いている話も聞いていた。
被告人は，平成１３年２月ころ，前記韓国エステの店長を辞めた後は音信がな　かったＡと再会し，行動を共にするようになったが，同人も暴力団関係者からの　多額の借金がありその返済に窮していた。被告人は，同人に対し，Ｂが多額の現　金を自宅に置いてあることなどを話していた。


３　被告人は，同年４月１９日夜，Ａと行動を共にしていたが，同人との間でＢ方　から金品を窃取することが話題に上り，Ａと一緒に下見がてらにＢ方のある前橋　市ａ町内のマンションに赴き，１階玄関にある集合郵便受けで，同人方がｄ号室　であることを確認した際，たまたま同人方用の郵便受け内に部屋の鍵が入ってい　ることに気付き，Ａが手を差し入れてこの鍵を取り出すことができた。ここで，　被告人とＡとの間でＢ方に侵入して金品を窃取することの共謀が成立し，Ａが，　Ｂ方に侵入し，その間被告人が同マンション前で待機して見張りをしながら，後　記第１のとおり窃盗の犯行に及んだ。４　被告人は，上記の犯行で窃取した現金のうち３００万円を分け前として得たが，　これも借金の返済で直ぐになくなり，また，借金返済のための金策に追われるこ　ととなった。そこで，被告人とＡは，再びＢから多額の金品を奪うことを考え，　今度は同人の不在中に同人方に侵入し，帰宅した同人に襲いかかり，ロープ等で　同人を緊縛するなどして，同人から金品の在処やキャッシュカードの暗証番号等　を聞き出すこととした。その実行のためには，２人では足りないと考え，被告人　は，かねてからの知り合いで，やはり借金の返済に追われていたＣを誘い入れる　ことを考え，同人にこの強盗の話を持ち掛けた。Ｃは，当初これを拒否したが，　被告人が同人らがＢ方に侵入して同人の帰宅を待つ間の見張り役のみでよい旨申　し向けて説得した結果，Ｃはこれを承諾した。また被告人は，犯行時に顔を隠す　ためのパンティストッキング，毛糸帽子，Ｂを脅す際に用いる折り畳みナイフ等　を準備した。
被告人ら３名は，同年５月１８日夜，Ｂ方のあるマンションに赴いた。そして，　Ｂ方が消灯しており，駐車場のＢが使用する区画が空いていたことから，同人が　帰宅していないと判断し，その場で，被告人が先にベランダからＢ方に侵入し，　その後Ａが携帯電話で被告人からの連絡を受けて，Ｂ方に侵入するとの打ち合わ　せを行い，被告人が，まず翌１９日午前１時３０分ころ，同マンションの屋上か　らＢ方のベランダに降り，無施錠のガラス戸から同人方に侵入し，その後被告人　からの連絡を受けたＡが折り畳み式ナイフ，金属バット等を携えて，被告人が解　錠したＢ方玄関から同人方に侵入し，金品を物色しながら，同人の帰宅を待った。　その間，Ｃは，被告人らの指示どおり，Ｂが戻ってきたら被告人らに携帯電話で　連絡すべく，マンションの周囲や駐車場等を見張っていた。しかし，侵入してか　ら２時間経ってもＢが帰ってこなかったことから，被告人らは同人を待って当初　の計画どおりの犯行に及ぶことを諦め，物色中に発見した腕時計等を持ち出し，　後記第２のとおり窃盗の犯行を実行するにとどまった。５　被告人は，前記犯行で窃取した腕時計を入質して得た現金で借金の返済をしたが，依然借金の返済に追われる状況は変わらなかった。そして，被告人は，Ａと　共に申し入れていた先からの融資に期待を繋いでいたが，同月２３日，これを断　られてしまい，その後たまたまＢの経営する会社事務所の前を通りかかった際に，　同人から金員を強取することを思い立った。そこで，被告人は，ＡとＣに誘いの　連絡を入れたが，Ｃからは断られた。しかし，被告人は，同日中に何としてでも　借金の返済資金を調達しなければならず，Ａも同様の資金を早く得る必要があっ　たことから，被告人とＡの２人でＢから金品を強取することとした。
被告人は，Ａが運転する自動車に，強盗に使用するガムテープ，折り畳み式ナ　イフ，金属バット等を積み込んでＢ方のあるマンションに赴いたが，同人が既に　在宅していることが分かったため，当初予定したとおり，不在の同人方に侵入し　て同人の帰宅を待つという方法が取れなくなった。そこで，被告人らは，１度マ　ンションから離れた場所で，Ｂを呼び出し，その背後から襲うなどの方法で金品　を強取することを考え，同日午後８時４０分ころ，被告人がＢに携帯電話で電話　を掛け，仕事の話を装って呼び出そうとした。しかし，同人から外に出向くのを　断られ，同人方においてならば仕事の話に応ずる旨言われたので，被告人が同人　方を訪れることとなった。そこで，被告人は，まず被告人が仕事の話を装ってＢ　方に入り，頃合いを見て携帯電話でＡに連絡し，金属バット等を用意してＢ方玄　関前で待機させ，被告人がＢを襲った時の物音等を合図にＡもＢ方に侵入し，２　人でＢに襲いかかる方法を考えた。この場合，Ｂに被告人らの顔を見られること　から，被告人は，自己らの犯行であることの発覚を防ぐためにＢを殺害するほか　ないと考えたが，そのことが分かっていたＡも，この方法で実行することに同調　し，ここに，被告人とＡの間で，Ｂを殺害してでも金品を強取する旨の共謀を遂　げた。
そして，予定どおり，被告人が同日午後９時２０分ころ，Ｂ方に入り，同人と　仕事の話などをしながら，途中借用を装って入った同人方トイレ内から携帯電話　でＡにＢ方玄関前で待機するように連絡し，さらにＢを襲う機会を窺った。その　後，Ｂが帰って欲しいような様子を見せたため，被告人は，一旦同人方を退出し　たが，既に玄関前にＡが待機しており，同人から促されたこともあって，車の鍵　を忘れたことを口実にＢ方に入って計画を続行することとし，同日午後１１時こ　ろ，同人方に再び入った。被告人は，Ｂ方内で鍵を探す振りをしながら，上着ポ　ケット内に入れていた折り畳み式ナイフの刃を開いてこれを上着ポケット内に隠　し持ち，Ｂの様子を窺っていたが，ケースにつまずき，Ｂと向き合う形となった　ところで，Ｂを後方に押し倒し，その物音を聞いてＢ方に入ってきたＡと共に，　後記第３のとおり強盗殺人の犯行に及んだ。
（犯罪事実）
被告人は，


第１　Ａと共謀の上，平成１３年４月１９日午後９時ころから同１０時ころまでの　　間に，前橋市ａ町ｂ番地のｃ所在のｄＢ方において同人所有に係る現金約５３　　０万円を窃取した。
第２　前記Ａ及びＣと共謀の上，同年５月１８日午前１時３０分ころから同３時３　　０分ころまでの間に，前記Ｂ方において同人所有に係る腕時計１個ほか９点　　（時価合計約３８８万３５００円相当）を窃取した。
第３　Ｂ（当時４０歳）を殺害して金品を強取しようと企て，前記Ａと共謀の上，　　同月２３日午後１１時ころから翌２４日午前３時ころまでの間，前記Ｂ方にお　　いて，こもごも，Ｂの頸部に所携の折り畳み式ナイフ（刃体の長さ約８．３セ　　ンチメートル。）を突き付け，その頭部や足を所携の金属バットで殴りつけ，　　その頸部を所携のロープで絞め付けるなどし，同人をベッド上にうつ伏せに倒　　した上，その両手足を所携のガムテープで緊縛し，被告人が同人の背部を上記　　ナイフで多数回突き刺すなどし，よって，同人を胸腔内に達する左背面刺創か　　らの失血により死亡させて殺害した上，同人所有に係る現金約１００万円及び　　腕時計２個ほか２点（時価合計約１３０万円相当）を強取した。
（補足説明）
１　検察官は，判示第１の窃盗につき，被害者作成の被害届に１万円札９００枚位　（内１００万円の束５個）及び千円札３００枚位が被害に遭い，追加被害届には　時価１２０万円相当のロレックスの腕時計が被害に遭った旨の記載があることに　基づき，被害は現金約９３０万円及びロレックスの腕時計１個（時価１２０万円　相当）であると主張する。これに対し，被告人は１００万円の束５個と１万円札　及び千円札が３０万円分くらいあったと供述し，共犯者のＡは１００万円の束が　７個と千円札と５千円札の束で１０万円くらいあったと供述し，また，両名とも　ロレックスについては知らない旨供述している。被告人らは，判示の各事実につ　いて，被告人とＡとの間で細部には食い違う点もあるが，被害者方に侵入して金　品を窃取したり，被害者を殺害したことなど重要な事実について自白しており，　積極的に真実を隠そうとしている様子は認められないから，判示第１の犯行で窃　取した金品についてのみ虚偽の供述をする理由は見出し難い。そして，被害者の　申告どおりの現金があったことについては，同人の供述のほかにこれを裏付ける　ものはなく，また，腕時計についても，被害者の交際相手が，追加被害届に記載　された腕時計を被害者から見せられたことがある旨供述している以外に，本件犯　行時にこれが窃取されたことを裏付けるものはない。そして，被害者方での現金　の管理はそれほど厳格に行われていなかったことが窺えること，被害者は，盗難　保険の保険会社の関係者から，保険金請求するなら，警察に追加被害届を出せば　保険金が増える旨言われたので，被害届を出してから１か月以上経ってから，追　加被害届を出したと説明していること等に照らすと，これらの記載内容の信用性　には合理的な疑問を差し挟む余地がある。
そして，被告人の供述よりＡの供述の方が信用できるとする根拠はなく，却っ　て１００万円の束５個という点では，被告人の供述の方が被害申告に符合してい　ることなどにも鑑み，被告人の供述に従い，現金約５３０万円を窃取したとの限　度で認定した。２　弁護人は，判示第３の強盗殺人の罪につき，被告人には自首が成立する旨主張　する。すなわち，被告人は，判示第１及び第２に係る各窃盗の被疑事実で任意同　行を求められた後，逮捕・勾留されたものであるが，その取調べの中で判示第３　の強盗殺人について，捜査機関に発覚する前に，進んで供述したものであるとい　うのである。そこで検討すると，被告人は，平成１３年６月６日に任意同行に応じた後，同　日判示第１及び第２の窃盗の疑いで通常逮捕され，その後勾留を経て同月２７日　これらの事実で起訴され，同日本件強盗殺人の疑いで通常逮捕されている。そして，本件各窃盗は約１か月の間隔で連続して発生し，被害者方用郵便受け　内に隠してあった玄関ドアの鍵で被害者方に侵入されたことや，被害者方ベラン　ダ手すりに侵入の遺留痕跡があったこと等が捜査機関にも判明し，当然それなり　の警戒がなされていることが予想される状況の中で，被害者が殺害されたもので　あって，このような経緯からすれば，本件（強盗）殺人事件を担当する警察官が　犯人像を絞り込む過程で，内部事情にも通じた同一犯人が連続して被害者方に物　盗りに入り，ついには被害者を殺害したとの見方が選択肢の中に入っていたと思　われる。現に，警察官は，被告人に任意同行を求める以前に，関係する不動産業　者や消費者金融業者から，被告人の行動について聴取していることが認められる。
ところで，被告人は，（本件）強盗殺人の前後に共犯者のＡが保有していた自　動車（トヨタマークⅡ）を運転しており，また，犯行後は，Ａが被害者方から窃　取してきた鍵を使用して，被害者保有の自動車（シビック）を運転して，被告人　運転のマークⅡと一緒に移動し，その後このシビックを伊勢崎市内の病院駐車場　に放置してきており，被害者が同人方で死体となって発見された時点では，被害　者方マンションの駐車場からシビックが無くなっている状況となっていた。