主　　　　　　　文
１　被告五月興業株式会社は，原告に対し，５４６万１１６１円及び内４９６万１１６１円に対する平成１１年１１月２４日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２　原告の被告五月興業株式会社に対するその余の請求を棄却する。３　原告の被告株式会社大林組に対する請求を棄却する。４　訴訟費用は，原告に生じた費用の８分の１と被告五月興業株式会社に生じた費用の４分の１を同被告の負担とし，原告及び同被告に生じたその余の費用と被告株式会社大林組に生じた費用を原告の負担とする。
５　この判決は，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１　請求
被告らは，原告に対し，連帯して２１６１万１０５４円及び内１９６５万１０５４円に対する平成１１年１１月２４日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
本件は，被告五月興業株式会社（以下「被告五月興業」という。）の作業員であった原告が，被告株式会社大林組（以下「被告大林組」という。）を元請，被告五月興業を第４次下請とする土木工事に従事した際，同被告の被用者で，被告大林組の指揮監督を受けていた作業員の過失により，マンホールの鉄蓋に右手指を挟まれ，右示指遠位指節間関節の離断等の傷害を負ったとして，被告五月興業及び同大林組に対し，いずれも使用者責任（民法７１５条１項）に基づき，損害賠償及び遅延損害金の支払（不真正連帯）を求めた事案である。
１　前提事実〔証拠を摘示しない事実は，当事者間に争いがないか，裁判所に顕著である。〕
(1)　当事者
被告大林組は，建設工事の請負等を目的とする株式会社であり，被告五月興業は，土木建築工事業等を目的とする株式会社である。原告は，平成１１年２月ころ，被告五月興業に作業員として雇用された。〔甲
９，原告本人３，４０２〕
(2)　管路施設工事
被告大林組は，平成１０年１０月ころ，兵庫県氷上郡ａ町から，同町ｂ地区の農業集落の下水を処理するための管路施設工事（農業集落排水緊急整備事業ｂ１０第１工区管路施設工事，以下「本件工事」という。）を請け負った。〔乙ロ１〕本件工事は，被告大林組から，大林道路株式会社（以下「大林道路」という。），株式会社氷上興業（以下「氷上興業」という。），株式会社大原建設（以下「大原建設」という。），被告五月興業へと順次下請に出された。〔乙ロ１０，証人
Ｐ６，７〕
原告は，被告五月興業の作業員であるＭほか数名の作業員とともに，本件工事に従事していた。〔原告本人１３〕
(3)　事故の発生
原告は，平成１１年１１月２４日，ａ町ｃにおいて，管路の中継地点に設けられたマンホールの地上口に据え置かれた鉄蓋（リング状の受枠に親子蓋をはめたものであり，受枠下部の直径は１１４５㎜，総重量は２１７．１㎏である。以下「本件鉄蓋」という。）に調整金具を取り付けようと，Ｍが掛矢（杭を打ち込むとき等に用いる大きな木槌）を梃子の支点としてその上にバールを乗せ，バールを本件鉄蓋の下に差し入れ，同鉄蓋をバールで持ち上げた状態で，本件鉄蓋の下に右手を差し入れたところ，バールが外れて本件鉄蓋が落下したため，マンホールと本件鉄蓋との間に右示指を挟まれ，遠位指節間関節（ＤＩＰ）離断の傷害を負った（以下，上記を「本件事故」という。）。〔甲６ないし８，乙イ１，２，乙ロ７，原告本
人３６０〕
２　争点及び当事者の主張
(1)　Ｍが，原告に対する不法行為責任（民法７０９条）を負うか否か。
（原告の主張）
Ｍは，本件鉄蓋をバールで持ち上げるに際し，本件鉄蓋の下で作業をする者に危害を及ぼすことがないように安全に作業すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り，本件鉄蓋を漫然落下させて原告に傷害を負わせたものであるから，不法行為責任に基づき，原告の損害を賠償する義務がある。被告らは，原告が現場のリーダー的存在で，Ｍに本件鉄蓋をバールで持ち上げるよう指示したのは原告であると主張するが，原告とＭほか被告五月興業の作業員との間には，職制上の上下関係はないし，原告が上記作業をＭに指示したこともない。仮に原告が事実上のリーダー的な立場にあったとしても，それは他の作業員よりも土木作業に習熟した面があったというにすぎない。
（被告五月興業の主張）
本件鉄蓋は２００㎏を超える重量があり，バールで持ち上げるものではなく，機械を使用して持ち上げるものであるから，そもそもＭにはバール作業に係る注意義務はない。
原告は土木作業員としての経験と資格に優れ，他の作業員が原告の指示を仰ぐことなく行動することは考えられないから，Ｍが本件鉄蓋をバールで持ち上げたのは，原告の指示によるものである。したがって，本件事故は原告の一方的過失によるものであるから，Ｍに不法行為責任はない。仮にＭが原告の指示なく本件鉄蓋をバールで持ち上げたとしても，２００㎏を超える本件鉄蓋の下に，桟木をかませていない状態で手を差し入れることは到底予想できないから，Ｍにそのような異常事態を想定して本件鉄蓋の落下を防止すべき義務はない。
（被告大林組の主張）
Ｍは一般的な土木作業員であったが，原告は，土木作業員としての経験，資格及び能力に優れ，現場のリーダー的存在であった。したがって，原告とＭとの共同作業においては，Ｍは，原告に指示されるまま，いわば原告の「道具」として本件の作業を行ったにすぎないから，Ｍに不法行為責任はない。本件事故は，原告の自招事故である。
(2)　被告大林組は，Ｍの使用者（民法７１５条１項）に当たるか否か，すなわち，同被告のＭに対する指揮監督関係の有無。
（原告の主張）


本件工事においては，被告五月興業が被告大林組の下請人として専属的に出入りし，被告五月興業の作業員が行う作業は，その場所及び内容においてほとんど被告大林組と同一であり，その作業について同被告の現場監督が指揮監督する体制となっていた。したがって，被告五月興業の作業員は，事実上，被告大林組の指揮監督を受けて稼働していたものであるから，同被告は，被告五月興業の作業員であるＭの不法行為について，使用者責任を負う。
（被告大林組の主張）
被告大林組は，本件工事の現場付近に現場事務所を設置し，数名の従業員を常駐させていたが，同工事の施工区域の管路延長が１万６５７７ｍと広範囲に及ぶことから，その工事過程のすべてを具体的かつ詳細に把握することは不可能であり，被告五月興業に対する作業場所や作業方法等の具体的な指示管理は，被告大林組の第３次下請業者に当たる大原建設が主体的に行っていた。被告大林組は，被告五月興業はもとより，氷上興業及び大原建設についても，本件工事でのみ関係を有したにすぎず，被告五月興業は，被告大林組の専属的な下請人ではない。
また，本件工事の材料，機材等は，氷上興業以下の下請業者によって調達され，作業服，ヘルメット等の備品も各自所属会社のものを使用していた。したがって，被告大林組とＭとの間には，指揮監督関係は存在せず，同被告は，Ｍの不法行為について使用者責任を負うものではない。(3)　被告大林組は，Ｍの選任及びその事業の監督につき相当の注意をしたか否か，また，本件事故は，相当の注意をしても発生したものであるか否か。
（被告大林組の主張）
被告大林組は，本件工事の作業員について，各下請業者を通じて新規入場者アンケートへの記載を求めて管理し，作業手順書を作成させて作業内容を確認するほか，毎日巡視を行って，安全性等に関する問題点を発見した場合には，各下請業者に周知徹底を図らせており，被用者の選任及び事業の監督につき相当の注意を尽くしていた。
しかるに，原告は，現場責任者である大原建設のＮから指示されていない予定外かつ不必要なマンホール調整金具の取付け作業を独断で行った。しかも，原告は，その作業を行うに当たり，本件鉄蓋を分解するか，バックホウ（ユンボ）等の建設機械を用いて持ち上げるべきものであることを認識しながら，不安定な掛矢を梃子にしてバールで持ち上げた本件鉄蓋の下に，落下防止の措置もしないまま手を差し入れており，その作業方法には著しい注意義務違反がある。したがって，被告大林組が，このような異常な作業を予想することは不可能であるから，同被告が相当の注意を尽くしても，本件事故は発生したものである。
（原告の主張）
本件工事の現場では，管路掘削，マンホール設置，管路・水道管布設，埋戻しといった各作業が繰り返されるものであるところ，現場責任者であるＮも，重機等を操作して掘削や埋戻し等の作業に従事していたことから，マンホールの設置作業は，各作業の進捗状況に応じて，その都度現場の作業員の判断に任されていた。
また，本件工事の現場では，マンホールの鉄蓋を持ち上げたりする際，クレーン等を使用するのはまれで，実際にはバール等を利用することが多く，本件事故発生時は，現場にはバックホウが１台しか稼働しておらず，同機械も埋戻し作業に使用中であった。したがって，原告が行った作業の方法は，作業慣行及び現場状況からして，通常の作業方法の範囲内のものであった。
(4)　原告の損害額
（原告の主張）
ア　逸失利益　１７６８万８４５６円
原告は，本件事故により，右示指遠位指節間関節を欠損したため，その機能障害について労災保険の後遺障害等級第１１級７号（既存傷害との併合により第１０級６号）の認定を受け，その労働能力を２０％喪失した。原告は，症状固定時４５歳であり，６７歳までの就労可能年数２２年間の逸失利益は，以
下の算式により１７６８万８４５６円となる
50万5500円（４５歳男子の年齢別平均給与月額）×12×0.2×14.580（新ホフマン係数）＝1768万8456円
イ　慰謝料　５００万円
原告は，本件事故による傷害のため，平成１１年１１月２４日から同１２年１月２８日までの間，柏原赤十字病院に通算６６日間，同年９月１４日から同月２７日までの間，芳野病院に通算１４日間，それぞれ通院したことや原告の後遺障害からすれば，傷害分として８０万円，後遺障害分として４２０万円の慰謝料が相当である。
ウ　損害填補
原告は，労災保険法に基づく障害補償一時金及び障害特別支給金として，３０３万７４０２円の支払を受けたので，上記ア，イの合計額からこれを差し引くと，残額は１９６５万１０５４円となる。
エ　弁護士費用　１９６万円
原告が，本訴の提起及び追行を原告代理人に委任した費用及び報酬。
オ　損害合計　２１６１万１０５４円
なお，被告らは過失相殺を主張するが，本件現場では，マンホールの調整金具の仕様変更が周知徹底されておらず，原告ら作業員に混乱を招いた一因となっている。
（被告五月興業の主張）
原告は，１箇月に２４日間ほど勤務し，その日当は１万４０００円であったから，その逸失利益は，給与月額３３万６０００円を基準として算定すべきである。また，本件事故の発生には，以下のとおり原告に著しい過失があるから，これを斟酌して過失相殺をすべきである。すなわち，①原告は，日ごろから元請の指示に従うよう指導されていたにもかかわらず，Ｎから調整金具の取付けを指示されていないばかりか，その取付け場所の指示も仰がずに，勝手に判断して本件鉄蓋に調整金具を取り付けようとしたこと，②原告は，本件鉄蓋の重量からして，本件鉄蓋をクレーンないしバックホウを使用して持ち上げさせ，Ｍがバールで持ち上げたことを注意すべき立場にあったこと，③原告は，桟木をかませていない状態で本件鉄蓋の下に手を差し入れたことから，原告には著しい過失がある。
（被告大林組の主張）
前記(3)のとおり，原告は，予定外の作業を，独断で，しかも極めて危険な方法で行ったものであるから，原告に著しい注意義務違反があり，これを斟酌して大幅な過失相殺をすべきである。
第３　争点に対する判断
１　争点(1)（Ｍの不法行為責任の有無）について


(1)　前記第２の１の前提事実，証拠（甲７，９，乙イ３，乙ロ１ないし６，８の１・２，９，証人Ｓ，原告本人《以下の認定に反する部分を除く。》）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
ア　原告の経歴等
原告は，昭和４５年３月に中学校を卒業後，溶接工見習，建設作業員，大工等として稼働し，被告五月興業に雇用された平成１１年２月ころには，土木建設作業員としてほぼ３０年近い経験を有していた。また，原告は，電気溶接，酸素欠乏危険作業の各資格を有するほか，土留め支保工作業及び車輌系建設機械運転技能の各資格を有し，本件工事で使用するバックホウを操作することができたことなどから，同僚の作業員より数千円多い日当を支給されていた。〔甲９，証人Ｓ３９，原告本人６，１９３，２００～２１２〕
イ　本件工事の規模，作業内容等
本件工事は，農業集落の下水を処理するための排水管を道路に沿ってその地下約２ｍに埋設していくものであり，その管路の総施工延長は１万６５７７ｍ，その工期は平成１０年１０月２０日から平成１２年１１月３０日までであった。
本件工事は，被告大林組から大林道路，大林道路から氷上興業及び興陽建設株式会社（以下「興陽建設」という。）に下請に出されたところ，被告大林組は，本件工事の施工範囲をＡ，Ｂ，五月興業の３工区に区分し，Ａ及びＢ工区を氷上興業に，五月興業工区を興陽建設に担当させた。氷上興業は，受け持った工区毎に４班体制を組んで臨み，その一部の班は自社の作業員を充てたが，他の一部は大原建設に下請に出した。被告五月興業は，その大原建設の下請であることから，原告及びＭは，Ｂ工区での作業に従事していた。本件工事の主たる工程は，バックホウで道路を掘削して，中継地点となるマンホール（人孔）を設置した上で，そこから排水管を順次布設していき，布設が完了すれば，埋め戻して道路を復旧するというものであり，１日の施工距離は１０ないし１５ｍとされていた。〔乙ロ１ないし５〕マンホールの鉄蓋設置作業は，鉄蓋をトラック等でマンホール設置箇所に運び，まずは人等が転落しないように鉄蓋を仮に据え置いておき，道路を復旧する際には，鉄蓋（受枠）の下に道路の傾斜等と高さを合わせるための高さ調整金具である調整ワッシャーを，鉄蓋（受枠）の上にずれ等を防止する固定調整金具であるフタワッシャーを設置した上，その上から孔の部分にボルトを差し込み，これをナットで締め付けて完了する。〔乙ロ９，原告本人２６８，２７
４〕
ウ　被告五月興業の作業員の作業内容等
原告は，平成１１年７月から本件工事に従事し，本件事故時である同年１１月２４日までに，マンホールの鉄蓋設置作業を十数回行っていた。しかし，本件鉄蓋は，管路の合流点に設置されるものであったことから大型であり，原告がそれまで経験したことのない大きさであった。他方，Ｍは，同年１０月ころから本件工事に従事するようになった。〔甲９，証人Ｓ３０，原告本人３２～３９，２
３５，２３６，２６５〕
被告五月興業の作業員は，原告を含めて５，６名程度が本件工事に従事し，これに同被告の元請である大原建設のＮが加わって，氷上興業の一班（氷上興業五月興業班）を構成していた。そして，Ｎが同班の責任者として，現場で自ら作業に当たるとともに，原告ら被告五月興業の作業員に指示を与えていた。被告五月興業の作業員は，１日の作業開始前に，Ｎから同日行うべき作業，必要な材料，施工範囲等について指示を受け，それに基づいて作業を行うが，マンホールの鉄蓋をいつ据え置き，いつ調整金具を設置して固定するか等といった個別の作業手順は特に指示されず，現場でＮから特に指示されない限り，各作業員が適宜判断して行っていた。〔原告本人１３，１９～２５，４８～５６，６５～６８，２４５，２４９，２５０，２８３〕
エ　本件事故の経緯等
本件鉄蓋は，平成１１年１１月２３日にマンホールの地上口に仮に据え置かれていた。同月２４日の昼食時，Ｍは，原告ほか五月興業の作業員に本件鉄蓋のＬ字型のフタワッシャー（以下「本件フタワッシャー」という。）を示し，その使用方法を尋ねた。原告は，それまで本件フタワッシャーを見たことがなく，他の作業員も正しい知識を持っていなかったが，Ｎに尋ねて確かめることなく，本件鉄蓋（受枠）の下に設置するものであろうと考えた。原告らは，同日，本件鉄蓋についてＮから具体的な指示を受けていなかったものの，いずれ埋め戻して道路を復旧する際には，本件フタワッシャーを設置する必要があることから，本件フタワッシャーを本件鉄蓋に設置しておこうと考えた。そこで，同日午後１時４５分ころ，Ｍが掛矢を梃子の支点としてバールで本件鉄蓋を持ち上げ，マンホールとの間に桟木をかませないまま，原告がその下に右手を差し入れて本来は鉄蓋（受枠）の上に設置すべき本件フタワッシャーを本件鉄蓋の下に設置しようとしたところ，Ｍが梃子の支点とした掛矢とバールを保持しきれず，バールが外れて本件鉄蓋が落下したため，原告が右手を引こうとしたが間に合わず，マンホールと本件鉄蓋との間に右示指を挟まれた。
なお，本件工事の現場では，マンホールの鉄蓋を持ち上げる際に，上記のようにバールを用いることもあったが，本件鉄蓋は総重量２１７．１㎏の大型のものであるから，これを動かす場合には，バックホウ等の建設機械を使用するか，子蓋，親蓋，受枠に分解して個別に動かすのが通常用いるべき方法であり，そのことは本件事故当時から原告の認識するところであった。また，被告五月興業の作業員は，元請の作業責任者の指示に従うよう指導を受けていた。〔乙イ３，乙ロ５，６，８の１・２，証人Ｓ１７～２１，４５，６４，原告本人８６，１０２，１０７，２８４，３０５，３１４，３７８，３８６，４０７～４１１〕
オ　本件事故後の対応等


本件事故当時，Ｎは，その現場のすぐ横でバックホウを操作していたところ，本件事故の発生を知った同人は，救急車の出動を要請することなく，原告を乗用車に乗せて柏原赤十字病院に連れて行った。原告は，同病院で診察の順番が来るまで口の中にタオルを入れる等して約４時間待ち，診察の結果，右示指断端部の汚染がひどく，同日中に遠位指節間関節の断端形成術を受けた。〔甲７，原告本人３３０～３３４，３９０～３９４，４１７，４１８，４６１，４６
２，４６７〕
(2)　前記認定事実によれば，原告及びＭは，Ｍが本件鉄蓋を持ち上げ，原告がその下に本件フタワッシャーを設置するという作業を共同してしようとしたものであるところ，本件鉄蓋の総重量は２１７．１㎏であり，上記作業中に本件鉄蓋が落下すれば，原告がその下に差し入れた手を負傷し，手指を欠損する等の重大な危険があるから，Ｍは，上記作業を行うに当たり，本件鉄蓋が落下することのないよう，本件鉄蓋を安全に保持すべき義務があったにもかかわらず，本件鉄蓋を掛矢を梃子にしてバールで持ち上げるという不安定な方法を用いたため，本件鉄蓋を保持しきれず，これを落下させて原告に傷害を負わせたというのであるから，原告に対する不法行為責任（民法７０９条）を免れないというべきである。(3)　被告らは，Ｍは一般的な土木作業員であるが，原告は土木作業員としての資格，経験等に優れていたことからすれば，Ｍが前記方法で本件鉄蓋を持ち上げたのは，原告の指示によるものであると主張する。
証拠（甲９，証人Ｓ，原告本人）によれば，①Ｍは，年齢５０歳前後に見られ，原告と同じく被告五月興業の従業員寮に入っていたこと（甲９，証人Ｓ２６，原告本人４１，４２），②原告は，被告五月興業の他の作業員から作業方法の質問を受け，これに答えることはあったが，作業員の間では，その地位に上下関係はなかったこと（甲９，証人Ｓ５７，５８，原告本人５７，６０，４２６），が認められる。上記認定事実及び前記(1)の認定事実のとおり，原告が本件工事に従事した被告五月興業の作業員の中で，作業員としての資格，経験，能力に優れ，他の作業員もそれを認めて原告に作業方法を質問するなどし，原告がこれに答えることもあったものであるが，同被告の作業員間に地位の上下関係はなく，原告が作業全般にわたって他の作業員に指示を与えていた等の事実は認められないことからすると，原告がＭに本件鉄蓋をバールで持ち上げるよう指示したと認めることはできない。したがって，被告らの上記主張は採用することができない。なお，被告五月興業は，原告が桟木をかませていない状態で本件鉄蓋の下に手を差し入れることはＭに予見できなかった旨を主張するが，前記(1)の認定事実に加え，本件事故後，Ｍが原告の非を指摘した等の事実は認められないことからすると，かえってＭは原告が桟木をかませない状態の下で作業を行っていることを認識していたと推認できるのであって，同被告の主張は採用することができない。
そうすると，被告五月興業は，その被用者であるＭが業務の執行についてした原告に対する前記不法行為について，その使用者責任（民法７１５条）を免れない。
２　争点(2)（被告大林組のＭに対する指揮監督関係の有無）について(1)　証拠（乙イ３，乙ロ５，１０，証人Ｓ，同Ｐ，原告本人）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
ア　被告大林組と下請業者との関係等
本件工事は，被告大林組から大林道路，氷上興業，大原建設，被告五月興業へと順次下請に出されたものであるところ，大林道路は，本件工事の主たる部分である管路埋設等の工事を，氷上興業のみでなく，興陽建設にも下請に出し，道路の舗装や水圧試験，歩行者・車両の誘導警備等については，別途他の業者に下請に出した。〔乙ロ５，証人Ｐ９１～１１３〕大林道路の作業責任者Ｐは，平成２年に同社に入社したものであるところ，本件工事以外に，被告大林組及び大林道路と氷上興業，大原建設及び被告五月興業との間に請負関係はなかったと聞いている。〔乙ロ１０，証人Ｐ４，１
１，１２〕
イ　本件工事の管理体制等
被告大林組は，本件工事の現場にａ町土木工事事務所（現場事務所）を設置し，同社従業員のＱ及びＲを常駐させていた。
本件工事は，その開始に当たり，実際に工事を施工する氷上興業や大原建設から，大林道路，被告大林組に作業手順書が順次提出され，その内容について同被告の承認を得た上で開始された。
日々の作業内容は，その前日に，氷上興業の作業責任者，大原建設の作業責任者であるＮ等から，大林道路のＰに翌日の作業予定が報告され，同人がその内容を確認し，その作業予定に係る安全上の注意事項については，被告大林組のＲがその内容を確認していた。当日，氷上興業，大原建設ほか下請業者の作業員は，全員が現場事務所付近に集合して被告大林組の従業員若しくは大林道路のＰから連絡事項等を聞き，ラジオ体操を行った後，各班毎に集まって，その班の作業責任者から，当日の作業内容と安全上の注意事項について指示を受けていた。原告及びＭら被告五月興業の作業員は，Ｎからその指示を受けていた。〔乙イ３，乙ロ５，１０，証人Ｓ５～１５，証人Ｐ１３～２３，４５～４７，原告本人２４０～２４９，弁論の全趣旨〕
ウ　作業員の作業状況とその監視等


本件工事に必要な排水管やマンホール等の材料，バックホウ等の建設機械，掛矢等の道具類は，すべて氷上興業以下の下請業者が調達し，各作業員の使用するヘルメットや作業服等の備品も，それら下請業者が各自準備していた。〔乙ロ１０，証人Ｐ４９～５５，１２７，原告本人２５５～２６４〕大林道路のＰは，本件工事の作業員について，新規入場者アンケートを実施して各人の持つ資格等を把握するとともに，随時作業現場を巡回して，本件工事の進捗状況が予定どおりであるか等を監視していた。一方，被告大林組の安全衛生の責任者であるＱも，日々作業現場を巡回して，作業の内容や危険箇所がないか等を監視していた。〔乙ロ５，１０，証人Ｐ４２，５８，５９〕(2)　上記認定事実によれば，確かに，被告大林組は，本件工事の開始に当たり，氷上興業や大原建設から大林道路を通じて提出された作業手順書を承認し，現場事務所を設置して従業員２名を常駐させ，同被告の従業員Ｒは，氷上興業の作業責任者やＮと日々安全上の注意事項を確認し，また，同被告の従業員Ｑは，安全衛生の責任者として日々作業現場を巡回監視していたものであるが，他方，同被告と被告五月興業との間に専属的な下請関係はなく，本件工事の日々の作業内容や作業員の資格等は大林道路のＰが中心となって管理し，被告五月興業の作業員に対する作業内容や安全上の注意事項等の指示は，専ら同被告の元請である大原建設のＮが行っていたものであって，被告大林組の従業員らが被告五月興業の作業員に現場で指示を与えたり，その作業方法を直接間接に指示することはなかったということになる。
そうすると，被告大林組は，本件工事の元請業者として，同工事が安全かつ正確に完了するよう，全体的な見地から同工事の工程を管理していたにすぎず，被告五月興業の作業員（Ｍ）を直接間接に指揮監督していたと認めることはできない。
したがって，被告大林組は，Ｍの不法行為について使用者責任を負うものではなく，原告の同被告に対する請求は，その余について判断するまでもなく理由がない。
３　争点(4)（原告の損害額）について
(1)　証拠（甲４，５の１・２，６ないし９，原告本人）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
ア　原告の収入
原告は，被告五月興業に平成１１年２月ころ雇用され，同年１１月２４日の本件事故時までに，１箇月に２４日程度稼働し，その日当は１万４０００円であった。〔原告本人４２９，４８０～４８２〕
イ　本件事故後の受診経過等
原告は，本件事故後，柏原赤十字病院で受診して，同日中に右示指遠位指節間関節の断端形成術を受けた。原告は，その後も同病院に通院して，部分的に成熟しない上皮の処置と遠位指節間関節の理学療法を受け，平成１２年１月２８日に治療中止となるまで同病院に通院した。〔甲６，７〕原告は，労災保険法に基づく障害補償給付を請求するため，同年９月１４日から同月２７日まで芳野病院に通院したところ，切断部の状態は良好であるが，断端尖端部に神経過敏域があり，右示指近位指節間関節及び右手関節に可動域制限があることが認められた。〔甲８〕
ウ　障害補償給付の受給
原告は，本件事故による後遺障害につき，平成１２年９月ころ，西脇労働基準監督署長に障害補償給付の請求をしたところ，労災保険法の障害等級第１１級７号（既存障害との併合等級第１０級６号）と認定され，平成１３年１月ころ，障害補償一時金として２７２万７４０２円，障害特別支給金として３１万円の各支払を受けた。〔甲４，５の１・２，弁論の全趣旨〕
エ　後遺障害の状態等
原告は，本件事故後，右示指の痛みやしびれがあるほか，寒くなると右手指の先が引きつるような感じがするようになり，細かな大工作業はできず，日常生活では箸が持ちにくい等の不自由がある。〔甲５の２，９，原告本人１７６
～１９９〕
(2)　上記認定事実に基づき，原告が本件事故により被った損害額について検討する。
ア　逸失利益　１０８７万７１２６円
原告の本件事故当時の年収は４０３万２０００円（１万４０００円×２４日×１２箇月）と認めるのが相当であるところ，原告は，本件事故当時４４歳で，６７歳までの２３年間，その労働能力を２０％喪失したものと認められるから，その逸失利益は，以下の算式により，１０８７万７１２６円となる。403万2000円×0.2×13.4885（23年間のライプニッツ係数）＝1087万7126円
イ　慰謝料　４５０万円
原告は，前記１の(1)オのとおり，本件事故後，Ｎの運転する乗用車で柏原赤十字病院に連れて行かれ，苦痛に耐えながら診察までに約４時間待ったことのほか，同病院に平成１１年１１月２４日から平成１２年１月２８日まで通院（通算６６日間）したこと，芳野病院に同年９月１４日から同月２７日まで通院（通算１４日間）したこと（いずれも，実通院日数は明らかでない。）などにかんがみれば，原告の傷害慰謝料は６０万円をもって相当と認める。また，原告の後遺障害の内容・程度，原告が土木建設作業員，大工等として約３０年近く稼働していたことなど本件に現れた諸事情にかんがみれば，原告の後遺障害慰謝料は３９０万円をもって相当と認める。
ウ　以上合計
１５３７万７１２６円
(3)　過失相殺


平成１７年(行ケ)第１０２２３号特許取消決定取消請求事件
平成１８年３月３０日口頭弁論終結
判決
原告キユーピー株式会社
訴訟代理人弁護士吉武   賢次
同宮嶋学
訴訟代理人弁理士中村   行孝
同紺野昭男
同横田修孝
被告特許庁長官   中嶋誠
指定代理人河野   直樹
同鵜飼健
同一色   由美子
同大場義則
主文
１特許庁が異議２００３－７３２７７号事件について平成１６年８月１７日にした決定中「特許第３４４３３９９号の請求項１，２に係る特許を取り消す。」との部分を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１当事者の求めた裁判
１原告
主文同旨
２被告
(1)原告の請求を棄却する。
(2)訴訟費用は原告の負担とする。
第２当事者間に争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「酸性水中油型乳化調味料」とする特許第３４４３３９９号の特許（平成１２年１１月１７日出願，平成１５年６月２０日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は２である。）の特許権者である。本件特許に対して特許異議の申立てがなされたので，特許庁は，これを異議２００３－７３２７７号事件として審理した。その過程において，原告は，平成１６年７月２８日，本件特許に係る明細書の特許請求の範囲の訂正（以下「本件訂正」という。）の請求をした（以下，本件訂正後の明細書を「本件明細書」という。）。特許庁は，審理の結果，平成１６年８月１７日，「訂正を認める。特許第３４４３３９９号の請求項１，２に係る特許を取り消す。」との決定（以下「本件決定」という。）をし，同年９月６日，本件決定の謄本を原告に送達した。
２特許請求の範囲（本件訂正後）
本件明細書の請求項１，２の記載は，次のとおりである（以下，これらの発明をそれぞれ「本件発明１」，「本件発明２」という。下線部は訂正箇所を示す。）。
「【請求項１】製品に対して食用油脂を１０％以上含有し，且つ全体の粘度が１０万ｍＰａ・ｓ以上である酸性水中油型乳化調味料において，焼成用あるいはフライ用食品に用いる酸性水中油型乳化調味料であって，ホスホリパーゼＡ処理卵黄とオクテニルコハク酸化澱粉とを含有することを特徴とする酸性水中油型乳化調味料。」
「【請求項２】製品に対して，ホスホリパーゼＡ処理卵黄を生卵黄換算で１～１５％，オクテニルコハク酸化澱粉を０．１～５％含有することを特徴とする請求項１記載の酸性水中油型乳化調味料。」
３本件決定の理由
別紙決定書の写しのとおりである。要するに，本件発明１及び２は，特開平３－２７２６９号公報（以下「刊行物１」という。）に記載された発明（以下「引用発明」という。），「月刊フードケミカル１９９２‐３」９４頁～１００頁（以下「刊行物２」という。）に記載された発明，「油化学２８巻１０号（１９７９）」７６０頁～７６６頁（以下「刊行物３」という。）に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである，とするものである（なお，本件決定において，請求項１の記載について，「……ホスホリパーゼＡ処理卵黄とオクテニルコハク酸化澱粉を含有すること………」とあるのは，「……ホスホリパーゼＡ処理卵黄とオクテニルコハク酸化澱粉とを含有すること……」の誤記と認められる。）。
本件決定が上記結論を導くに当たり認定した本件発明１と引用発明との一致点・相違点は，次のとおりである。
（一致点）
「製品に対して食用油脂を３５％以上含有し，ホスホリパーゼＡ処理卵黄を含有する酸性水中油型乳化調味料。」である点。
（相違点）
(1)配合成分に関して，本件発明１がオクテニルコハク酸化澱粉を含有するのに対して，引用発明がこれを含有しない点（以下「相違点(1)」という。）。
(2)用途に関して，本件発明１が「焼成用あるいはフライ用食品に用いる」ものであるのに対して，引用発明にはその点の限定がない点（以下「相違点(2)」という。）。
(3)全体の粘度に関して，本件発明１が，「粘度が１０万ｍＰａ・ｓ以上である」のに対して，引用発明にはその点の限定がない点（以下「相違点(3)」という。）。
第３原告主張の取消事由の要点
本件決定は，相違点(2)の判断を誤った上（取消事由１），相違点(1)の判断を誤ったものであり（取消事由２），それらの誤りに基づいて，本件発明１及び２の進歩性を否定したものであるから，取り消されるべきである。
１取消事由１（相違点(2)の判断の誤り）
(1)構成の意義
本件発明１には，引用発明との相違点(2)に係る，「焼成用あるいはフライ用食品に用いる」との構成がある。
原告が，本件発明１の実施品として製造販売している製品のパンフレット（甲２２）に，「塗って，焼くだけ」，「パンに塗って焼くだけで，・・」と記載されているように，市場において，「焼成用あるいはフライ用食品に用いる」酸性水中油型乳化調味料は，その他の用途に用いる酸性水中油型乳化調味料とは区別されている。
したがって，特許請求の範囲において，「焼成用あるいはフライ用食品に用いる」ことに用途を限定した本件発明１の酸性水中油型乳化調味料は，引用発明のような殺菌等の加熱処理をサラダ等に用いる酸性水中油型乳化調味料とは，産業上区別されており，「焼成用あるいはフライ用食品に用いる」との構成は，本件発明１の構成を限定する意義を有するものである。
(2)構成の想到困難性
本件決定は，「焼成用あるいはフライ用食品に用いる」ことは，刊行物１，２の記載から，当業者が容易に想到しうるところであると判断したが，誤りである。引用発明と刊行物２記載の発明を，本件発明１が前提とするような焼成あるいはフライという加熱処理に適用しようとする動機付けはなく，両者を組み合わせ，焼成あるいはフライという加熱処理に適用することは，次のとおり，当業者が容易になしうるものではない。


ア刊行物１及び刊行物２には，サラダの殺菌及びレトルト殺菌処理が記載されているにすぎず，本件発明１が前提とする焼成あるいはフライという加熱処理についての記載はない。食品工学の分野では，前者と後者は，加熱処理としての概念が異なるものとして，厳格に区別されている。イ本件発明１が前提とする加熱処理は，脱水現象を伴うものであり，これを伴わない引用発明や刊行物２記載の発明が前提とする加熱処理に比べ，明らかに過酷な加熱条件である。引用発明や刊行物２記載の発明からは，本件発明１が前提とする脱水現象を伴う加熱条件に対して耐熱性を有するとの発想を生じるものではない。
ウ刊行物２には，１２０℃，３０分のレトルト殺菌処理という脱水現象を伴わない加熱処理で，既に２％もの油相分離が生じることが記載されており，本件発明１が前提とする焼成あるいはフライという加熱処理に適用するには，阻害事由がある。
２取消事由２（相違点(1)の判断の誤り）
本件決定は，相違点(1)について，引用発明において，刊行物２記載のオクテニルコハク酸エステル化澱粉を配合することは当業者が容易に想到しうるところであり，本件発明１の「強力な加熱処理を施しても，油相分離を生じ難くしかも滑らかな食感を保持する」という効果も，刊行物１，２の記載から当業者が予期しうる範囲のものである旨判断したが，いずれも誤りである。
(1)構成の想到困難性
ア刊行物１には，ホスホリパーゼＡ処理卵黄だけでは，耐熱性ドレッシングとしての効果を奏さず，ラクトアルブミンを必須成分とすることが記載されているとおり（１頁左下欄５行～７行，４頁左下欄１行～１０行），引用発明は，ホスホリパーゼＡ処理卵黄とラクトアルブミンを組み合わせるという技術思想に基づくものであるが，このような引用発明に対し，刊行物２に記載された技術思想を組み合わせる動機付けがあるとはいえない。イ被告は，刊行物１において，引用発明に任意成分として配合することが記載されているでんぷん，デキストリン及びガム類を，刊行物２に記載されたオクテニルコハク酸化澱粉に置換することが容易である旨主張するが，以下のとおり，そのような置換は困難である。
(ア)でんぷんは，α－Ｄ－グルコースが脱水重合した多糖類であり，その粘弾性を利用して，主に増粘剤として利用されている（甲１６～１８）。
加工でんぷんは，でんぷんの粘弾性に加え，更に粘性，透明性，光沢，付着性，曳糸性，流動特性等の多岐にわたる物性を満足させるためにでんぷんを加工したものであり，その粘弾性を活かして，増粘剤として利用されるというのが，通常の理解である（甲１８）。
デキストリンは，でんぷんを部分分解して得られる分解生成物であり，主に増粘剤，つやだし剤として使用されるものであり，乳化力はないというのが，通常の理解である（甲１６，１８，刊行物２）。ガム類は，一般には粘着性がありコロイド的性質をもつ高分子多糖類であり，増粘剤として使用されるというのが，通常の理解である（甲１６，１８）。なお，アラビアガムは，他の一般的なガム類と異なり，低粘度であり，乳化力の機構も異なる。他の高粘度ガム（キサンタンガム，タラガントガム等）の乳化力は，水相の粘度を上げることに基づく乳化力であるのに対し，アラビアガムの乳化安定化機構は，油滴に吸着するアラビアガム膜の強さが関与しているといわれ，アラビアガムの他に代替できない機能の一つがこの卓越した乳化力にあるといわれている（甲１９）。
オクテニルコハク酸化澱粉は，オクテニルコハク酸エステル化澱粉ともいい，デキストリンに炭素が連鎖したアルキル基である疎水基が結合したものであって，乳化剤として利用されるものであり，殆ど粘性を有さない（刊行物２）。なお，オクテニルコハク酸化澱粉は，その構造中に含まれるアルキル基が疎水性（親油性）であることにより，乳化剤として機能するものと理解される。
(イ)上記(ア)のとおり，食品分野において，でんぷんや加工でんぷんは，その粘弾性を活かして，増粘剤として利用されるものであり，オクテニルコハク酸化澱粉のように疎水性（親油性）のアルキル基を有する構造のものを含むものとは，通常理解されていない。また，デキストリンやガム類も，オクテニルコハク酸化澱粉とは，その物性や機能，使用目的が異なる。
なお，乙５（特開昭６２－２９９５０号公報）には，乳化剤として，でんぷん，ガム質，デキストリン，微結晶セルロースが例示されている（３頁左下欄９行～１３行）。しかし，刊行物２の「増粘効果によって分散された油滴の再凝集を防ぐ」との記載（９４頁右欄５行～６行）に照らせば，乙５の上記記載は，でんぷん，ガム質，デキストリン，微結晶セルロースが，その増粘効果により，分散された油滴の再凝集を防ぐことを利用して，乳化剤とすることが記載されているにとどまるものというべきである。
上記の理解を前提にすれば，刊行物１において，引用発明に任意成分として配合することが記載されているでんぷん，デキストリン及びガム類は，多糖類としての増粘効果を利用するために用いられる物質の例として挙げられたものというべきである。
(ウ)一方，オクテニルコハク酸化澱粉は，疎水性（親油性）のアルキル基を有することにより，乳化剤として利用されるものであり，殆ど粘性を有さない。換言すると，オクテニルコハク酸化澱粉は，でんぷん，デキストリン及びガム類とは，その物性及び構造が異なり，でんぷん，デキストリン及びガム類に期待されている増粘効果を有さないものである。なお，本件発明１は，「食品等から流れ落ち難く食品上に保持されるように製品全体の粘度が１０万ｍＰａ・ｓ以上」（本件明細書の段落【０００９】）であるようにしており，これを発明特定事項の一つとするものであるが，刊行物１の実施例３におけるキサンタンガム及び糊化でんぷんを，刊行物２記載のオクテニルコハク酸化澱粉（「エマルスター＃３０Ａ」）に置換して調製した置換品ドレッシングは，粘度が７，８００ｍＰａ・ｓと著しく低粘性で，本件発明１の上記発明特定事項を満たすものではない（甲２４）。
(エ)以上によれば，刊行物１において，引用発明に任意成分として配合することが記載されているでんぷん，デキストリン及びガム類を，刊行物２に記載されたオクテニルコハク酸化澱粉に置換することが，当業者にとって容易であったということはできないというべきである。ウ被告は，本件明細書の段落【００２０】の実施例２で使用したオクテニルコハク酸化澱粉（商品名：エマルスター＃１）が粘性を有するから，オクテニルコハク酸化澱粉は殆ど粘性を有さないものとはいえない旨反論するが，以下のとおり，失当である。


(ア)刊行物２に，オクテニルコハク酸化澱粉として具体的に記載され，「レトルト耐性にすぐれた乳化剤あるいは乳化安定剤である」ことが説明されているのは，「エマルスター＃３０Ａ」であって，「エマルスター＃１」についての記載はない。そうすると，「エマルスター＃３０Ａ」よりも粘性のある「エマルスター＃１」は，直ちに「レトルト耐性にすぐれた乳化剤あるいは乳化安定剤である」とはいえない。(イ)仮に刊行物２に記載されているオクテニルコハク酸化澱粉に「エマルスター＃１」が概念的に含まれるとしても，「エマルスター＃１」も，疎水性（親油性）のアルキル基を有するものであって，でんぷん，デキストリン及びガム類とは，その物性及び構造が異なる。そして，「エマルスター＃１」の粘度は，５％水溶液で８，０００ｍＰａ・ｓ（８，０００ｃｐｓ）程度であり（本件明細書の段落【００２０】），でんぷんやガム類に期待されている増粘効果を奏さない程度のものである。すなわち，「エマルスター＃１」などのオクテニルコハク酸化澱粉は，でんぷん酸化物を原料としていると理解され，酸化処理前のでんぷんよりも粘度が低いと推定される。また，「エマルスター＃１」の粘度は，２％水溶液で約３０，０００ｍＰａ・ｓ弱であるローカストビーンガム（甲１９，８頁右欄グラフ），３％水溶液で約１００，０００ｍＰａ・ｓであるグアーガム（甲１９，１０頁左欄グラフ）といったガム類の粘度より，明らかに小さい。
(ウ)そうすると，刊行物１において，引用発明に任意成分として配合することが記載されているでんぷん，デキストリン及びガム類を，刊行物２の教示に基づいて，「エマルスター＃１」に置換することが，当業者にとって容易であったということはできないというべきである。
(2)効果の顕著性
本件発明１は，次のとおり，当業者が予測しえない顕著な効果を奏するものであり，この効果に照らしても，当業者が，引用発明及び刊行物２記載の発明に基づいて，本件発明１の相違点(1)に係る構成に容易に想到することができたとはいえない。
ア(ア)本件明細書に記載された実験結果，並びに，甲５及び９の実験結果に示されるとおり，酸性水中油型乳化調味料において，ホスホリパーゼＡ処理卵黄又はオクテニルコハク酸化澱粉の一方のみを使用しても，焼成あるいはフライという加熱条件下で耐熱性を付与することはできないにもかかわらず，本件発明１のように，酸性水中油型乳化調味料においてホスホリパーゼＡ処理卵黄及びオクテニルコハク酸化澱粉の両方を使用することで，焼成あるいはフライという加熱条件下で耐熱性を付与することができた。
(イ)被告は，本件明細書に記載された実験結果と甲５の実験結果に齟齬ある旨指摘するが，本件明細書の実施例３，比較例３及び４に係る試験例２は，メンチカツ内部に調味料を充填しフライ処理したものであるのに対し，甲５の実験は，油相分離の程度が視覚的に明確に判別できるよう，濾紙の上に調味料を置いて焼成したものであるから，実験結果に多少の差異が生じても不自然ではない。
イ(ア)ホスホリパーゼＡ処理卵黄及びオクテニルコハク酸化澱粉を含有した水中油型乳化調味料であっても，油脂含有量が上昇すればひどく油相分離を生じるので（甲１０），脱水現象により油脂含有量が上昇する焼成あるいはフライという加熱処理を，当該両含有成分を含有した水中油型乳化調味料に施した場合には，著しく油相分離を生じ，耐熱性が得られないことが予想される。それにもかかわらず，ホスホリパーゼＡ処理卵黄とオクテニルコハク酸化澱粉という成分を組み合わせることにより，脱水現象を伴う焼成あるいはフライという加熱処理に対する耐熱性につき，所期の効果が得られるという結果は，明らかに予測しえない顕著な効果というべきである。
(イ)被告は，甲１０の実験結果から，焼成あるいはフライという脱水現象を伴う加熱処理を施して油脂含量が増加した場合には，油相分離がひどくなることを予想されるから，甲１０は，本件発明１の全範囲において，顕著な効果があるということはできないことを証するものである旨主張する。しかし，甲１０の実験は，単なる乳化の実験であり，実際に油相分離がひどくなることを示すものではなく，したがって，本件発明１に顕著な効果がないことを示すものということはできない。ウ原告は，本件発明１が引用発明と比較して有利な効果を奏することを立証すべく，刊行物１の実施例３（ホスホリパーゼＡ処理卵黄及びラクトアルブミンの配合量が昀も多い実施例）の耐熱性ドレッシングを調製し，これを焼成する実験（甲２３）を行ったが，これによれば，本件発明１が引用発明に比較して，優れた耐焼成性を有することが明らかである。
第４被告の反論の要点
本件決定の認定判断に誤りはなく，原告主張の取消事由には理由がない。１取消事由１（相違点(2)の判断の誤り）について
(1)構成の意義について
本件発明１は，「焼成用あるいはフライ用食品」にのみもっぱら使用するものとはいえないし，同一組成の調味料であれば，たとえ他の用途が特定されているものであっても，「焼成用あるいはフライ用食品」に使用できることも明らかであるから，酸性水中油型調味料の発明において，「焼成用あるいはフライ用食品に用いる」との限定を付すことにより，「物」の発明として，格別の相違が生じるものとは考えられない。したがって，特許請求の範囲における「焼成用あるいはフライ用食品に用いる」との記載は，本件発明１の構成を限定する意義を有しているとはいえない。
(2)構成の想到困難性について
引用発明は，高温加熱時の油相分離の防止を目的とするものであり，刊行物１に記載されている加熱殺菌は，加熱処理の１例にすぎない。一方，本件発明１が前提とするという焼成あるいはフライという加熱条件も，酸性水中油型乳化調味料において，通常使用される条件にすぎず，刊行物１，２に記載された加熱処理に比べ，明らかに過酷な加熱条件であるとはいえない。そして，酸性水中油型調味料を焼成用あるいはフライ用食品に用いること，ホスホリパーゼＡ処理卵黄の添加によりその場合の耐熱性が向上することは，いずれも周知であった（乙１～４）から，引用発明及び刊行物２記載の発明を，「焼成用あるいはフライ用食品に用いる」ことに，何ら困難性は認められない。
２取消事由２（相違点(1)の判断の誤り）について
(1)構成の想到困難性について
ア刊行物１，２は，加熱による酸性水中油型乳化調味料の油相分離を防止するという点で同一の技術思想に基づくものである。したがって，焼成あるいはフライ処理とレトルト加熱処理が本質的に異なるものかどうかという原告主張の当否に関わらず，両者を結びつける動機付けがあるというべきである。


イ(ア)刊行物１には，引用発明の酸性水中油型調味料に，副原料として，でんぷん，デキストリン及びガム類を配合することが記載されており（３頁右上欄４行～１４行，３頁左下欄４行～７行），糊化でんぷん及びキサンタンガムを０．３重量％程度配合したものが実施例として記載されている（４頁の第１表）。
(イ)酸性水中油型調味料に，副原料として，糊化でんぷん，加工でんぷん，ガム質を配合することは，本件特許の出願前に周知であった（乙３～６）。
特に，乙５（特開昭６２－２９９５０号公報）の「酵素で分解した卵黄の使用割合は，……他に乳化剤，例えば各種のガム質（キサンタンガム，タマリンドガム，グアーガム，カラギーナンなど），でんぷん，デキストリン，微結晶セルロースなどを利用するときには前記した割合より減ずることができる。」（３頁左下欄７行～１４行，５頁右下欄６行～７行）との記載は，酵素処理卵黄の一部をガム質やでんぷんに置きかえることができることを示唆するものといえる。
(ウ)でんぷん，デキストリン及びガム類が，増粘効果によって分散された油滴の再凝集を防ぐとともに，食感の改良，保水性の向上などにも大きく貢献する乳化油脂食品の乳化安定剤であることは，本件特許の出願前に周知であった（刊行物２）。
そして，刊行物２には，オクテニルコハク酸化澱粉が，マヨネーズ状のドレッシングの乳化剤であり，乳化安定剤であることが開示されている。
(エ)そうすると，刊行物２に接した当業者が，酸性水中油型調味料の乳化をより安定にするために，刊行物１の実施例１～４において副原料として配合されている乳化安定剤として周知の糊化でんぷんに代えて，刊行物２に記載された乳化安定剤であり乳化剤でもあるオクテニルコハク酸化澱粉を使用することに，格別の困難性はなく，それを妨げる特段の理由も見出せない。
ウ原告は，オクテニルコハク酸化澱粉は，疎水性（親油性）のアルキル基を利用して乳化剤として用いられるものであり，殆ど粘性を有さないなど，増粘効果が期待されている刊行物１記載のでんぷん，デキストリン及びガム類とは，物性及び構造が異なり，増粘効果を有さないから，これらをオクテニルコハク酸化澱粉に置換することは困難である旨主張するが，次のとおり，失当である。
(ア)本件明細書の段落【００２０】には，実施例２で使用したオクテニルコハク酸化澱粉について，「本実施例で用いたコハク酸化澱粉（商品名：エマルスター＃１）は，５％水溶液の粘度が８０００ｍＰａ・ｓ（Ｂ型粘度計で，回転数：２ｒｐｍ，ローター：Ｎｏ．２，品温：２５℃の条件で測定）であった。」と記載されており，オクテニルコハク酸化澱粉が殆ど粘性を有さないものであるとはいえない。(イ)酸性水中油型調味料に，副原料として，でんぷん，デキストリン及びガム類を配合すること，でんぷん，デキストリン及びガム類が，増粘効果によって分散された油滴の再凝集を防ぐとともに食感の改良，保水性の向上などにも大きく貢献する乳化油脂食品の乳化安定剤であることは，周知である。オクテニルコハク酸化澱粉は，酸性水中油型乳化調味料に対する乳化剤であり，乳化安定剤である。したがって，でんぷん，デキストリン及びガム類と，オクテニルコハク酸化澱粉は，その機能が類似しており，前者を後者に置換することが困難であるということはできない。
(2)効果の顕著性について
ア刊行物１には，ホスホリパーゼＡ処理卵黄を含有するドレッシングを殺菌等の加熱処理を施すサラダ等に使用することが記載され，具体的にドレッシングを７０～９０℃で４０分間加熱しても油相分離がみられなかったことが示されている。そして，ホスホリパーゼＡ処理卵黄を含有する酸性水中油型乳化食品は，焼成あるいはフライ処理と同様の温度条件を含む幅広い高温条件下でも耐熱性を有することが，周知であった（乙１～４）。刊行物２には，オクテニルコハク酸化澱粉を含有するドレッシングは１２０℃で３０分間レトルト処理した後に２％程度の油相分離しかみられず，オクテニルコハク酸化澱粉はレトルト耐性に優れた乳化剤であることが示され，マヨネーズ，ドレッシング等の酸性水中油型調味料に用いることが示されている。そして，オクテニルコハク酸化澱粉は乳化剤であり，乳化安定剤でもあるから，酸性水中油型調味料の乳化をより安定させ，その結果，加熱による酸性水中油型乳化調味料の油相分離をより防止できるであろうことは，当業者が当然に期待するところにすぎない。そうすると，刊行物１，２に接した当業者であれば，ホスホリパーゼＡ処理卵黄，あるいは，オクテニルコハク酸化澱粉が，焼成あるいはフライに対する耐熱性を与えるであろうことは当然期待するところであって，本件発明１の効果は，当業者が予期しえないものということはできない。イ本件明細書に記載された実験結果や甲５，９の実験結果によっては，本件発明１におけるホスホリパーゼＡ処理卵黄及びオクテニルコハク酸化澱粉の含有率の全範囲において，顕著な効果があると認めることはできない。その理由は，次のとおりである。
(ア)本件明細書の表１は，実施例１が比較例１，２より優れているとの実験結果，本件明細書の表２及び甲５は，実施例３が比較例３，４より優れているとの実験結果を示している。しかし，実施例１と比較例１，２，実施例３と比較例３，４では，いずれも実施例の方が，比較例より，耐熱性を付与する乳化剤の配合量が多いのであるから，効果が優れているのは当然であり，比較実験としての前提を欠くものである。(イ)本件明細書の表３ないし５によれば，本件発明１には，実施例１及び３のように，熱安定性が「◎（油相分離なし）」と評価される場合に限らず，熱安定性が「○（僅かに油相分離が観察されるが問題とならない程度である）」と評価される場合も包含される。
また，本件発明１は，ホスホリパーゼＡ処理卵黄及びオクテニルコハク酸化澱粉の含有率を限定するものではなく，例えば，ホスホリパーゼＡ処理卵黄を０．５％，オクテニルコハク酸化澱粉を０．５％含有する場合，あるいは，ホスホリパーゼＡ処理卵黄を３％，オクテニルコハク酸化澱粉を０．０５％含有する場合をも包含するが，本件明細書の表３及び４によれば，これらの場合，熱安定性が「△（一部油相分離が観察される）」，食感が「△（滑らかさにやや劣る）」と評価され，総合評価も「△」とされている。


(ウ)甲５，９は，２００℃・３分間の電気オーブンによる焼成処理という特定の加熱条件下での試験結果のみを示すものにすぎず，また，ホスホリパーゼＡ処理卵黄５．０％，オクテニルコハク酸化デンプン１．０％という本件発明１の一実施例の効果について，ホスホリパーゼＡ処理卵黄又はオクテニルコハク酸化澱粉のみを用いる場合と比較して示すものにすぎないから，これらによって，本件発明１におけるホスホリパーゼＡ処理卵黄及びオクテニルコハク酸エステルの含有率の全範囲において，顕著な効果があると認めることはできない。
(エ)甲５の実験結果は，本件明細書の記載とは異なるものとなっており，信憑性に疑問がある。
すなわち，本件明細書の表２によれば，比較例４は，比較例３より熱安定性が優れているものと考えられる。一方，甲５によれば，比較例３は「保形成も崩れやや広がっていた。」のに対して，比較例４は「保形成も崩れ広がっていた。」のであるから，比較例３は，比較例４より熱安定性が優れていることになる。また，実施例３は，本件明細書によれば，熱安定性が「◎（油相分離なし）」となっているが，甲５によれば，油脂が濾紙に僅かに滲みているものであり，実施例１より熱安定性が劣っていることになる。
(オ)本件発明１において，油脂含量は１０％以上とされ，上限は限定されていないところ，甲１０の実験結果によれば，油脂含量が８０％を超えるとホスホリパーゼＡ処理卵黄とオクテニルコハク酸化澱粉を併用しても乳化できないのであるから，両者を併用しても，油脂含量が多く８０％に近いものは焼成あるいはフライ処理加熱条件下で，脱水により油脂含有量が８０％以上となり，耐熱性が悪化するものとも考えられる。そうすると，甲１０の実験は，本件発明１の全範囲において，顕著な効果があるということはできないことを証するものともいえる。(カ)甲２３を検討しても，本件発明１が引用発明と比較して当業者が予期しえないほどの効果であるとはいえない。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（相違点(2)の判断の誤り）について
(1)構成の意義について
本件特許の特許請求の範囲の請求項１には，「酸性水中油型乳化調味料において，焼成用あるいはフライ用食品に用いる酸性水中油型乳化調味料であって，」という，本件訂正で付加された記載がある。
本件訂正は，本件訂正前の特許請求の範囲の請求項１における「酸性水中油型乳化調味料において，」との記載を，本件明細書の段落【０００８】等の記載を根拠として，上記のとおり訂正したものであるが，本件明細書のその余の記載を訂正したものではない（甲２，３の１，２）。本件明細書（甲３の２）の段落【０００８】には，「……本発明の酸性水中油型調味料は，酸性水中油型調味料と共に，例えば，オーブントースター，フライ，電子レンジ等の強力な加熱処理を施す食品に好適な調味料である。このような食品としては，例えば，オーブンで焼成するトーストやピザ等のパン類，オーブンや電子レンジで焼成又は再加熱したり，あるいはフライする白身魚のフライ，エビフライ，メンチカツ，コロッケ等のフライ用あるいはフライ済み食品，またハンバーグ，焼きそば等が挙げられる。」との記載があり，本件発明１の酸性水中油型乳化調味料が，「焼成用あるいはフライ用食品に用いる」ことが好適であることがうかがわれるものの，「焼成用あるいはフライ用食品」にのみもっぱら用いられることを意味するものと解することはできず，このことは，本件訂正の経緯からも明らかである。そうすると，本件発明１は，「焼成用あるいはフライ用食品」にのみもっぱら用いられる「酸性水中油型乳化調味料」であるということはできないから，請求項１における「焼成用あるいはフライ用食品に用いる」との文言は，本件発明１に係る「酸性水中油型乳化調味料」の使用目的ないし属性についての主観的な認識を示すにとどまり，本件発明１の効果の顕著性を検討するに際して参酌することはともかく，「物」の発明である本件発明１の構成を限定する意義を有するものと認めることはできないというべきである。
(2)構成の想到困難性について
ア上記(1)のとおり，特許請求の範囲における「焼成用あるいはフライ用食品に用いる」との記載は，本件発明１の構成を限定する意義を有するものとはいえないから，原告の取消事由１の主張は，その前提を欠くものであって，採用することができない。
イ付言するに，乙３（特開平１１－３１８３５４号公報）には，水中油型乳化食品（ドレッシング）について，「２００℃で１０分間焼成し」（４頁５欄１５行～１６行），「１２１℃で３０分間加熱し」（４頁５欄２５行～２６行），「１５００Ｗの電子レンジで１分間マイクロ波を照射し」（４頁５欄３６行～３７行），耐熱性を評価し，油分離が少なかったことが記載され，乙１（特開平９－１４９７７２号公報）には，ホスホリパーゼＡ処理卵黄を含有する酸性水中油型乳化食品について，「９０℃の熱湯に１時間浸漬する方法，オーブンレンジで２５０℃×１５分間処理する方法及び電子レンジ……で１４００Ｗ×１分間処理する方法」（３頁４欄下から９行～下から５行）により耐熱性を評価し，良い結果が得られたことなどが記載され，乙２（特開平１１－１７８５４１号公報）には，ホスホリパーゼＡ処理卵黄を含有するホワイトソース入りマヨネーズについて，「２５０℃のオーブンで常法に準じて焼き」（４頁５欄３０行～３１行，６欄１４行～１５行），油分離（遊離）が認められなかったことなどが記載され，乙４（特開２０００－１２５７５１号公報）には，ホスホリパーゼＡ処理卵黄を含有する酸性水中油型乳化物を「１８０℃にて表側９０秒間，裏側９０秒間揚げ」（５頁７欄２８行～２９行），酸性水中油型乳化物がドーナツ生地にトッピングした形のまま残っており，外観は良好であったことなどが記載されている。これらによれば，本件特許の出願前に，酸性水中油型乳化調味料に，レトルト殺菌，焼成，マイクロ波照射による加熱など，各種の加熱手段が適用され（乙３），また，ホスホリパーゼＡ処理卵黄を含有する酸性水中油型乳化調味料が，焼成やフライという加熱処理に供される（乙１，２，４）という技術水準にあったことが認められるから，「焼成用あるいはフライ用食品に用いる」ことは，新たな用途ということができないのみならず，当業者には自明の使用目的にすぎないのであって，仮に本件発明１と同一の組成の酸性水中油型乳化調味料について当業者が容易に想到できたとすれば，本件発明１が「焼成用あるいはフライ用食品に用いる」ものであることをもって，進歩性があるとすることはできないことは明らかである。
２取消事由２（相違点(1)の判断の誤り）について


(1)構成の想到困難性について
本件決定は，引用発明において，刊行物２記載の「オクテニルコハク酸エステル化澱粉」を配合することは当業者が容易に想到しうるところであると判断しているので，この点について検討する。
ア刊行物１（甲４の１）には，次の記載がある。
(ア)「ホスフォリパーゼＡで分解した卵黄，及びラクトアルブミンを含有することを特徴とする耐熱性ドレッシング。」(１頁左下欄５行～７行，
特許請求の範囲)
(イ)「本発明で用いられる油脂としては，食用に適する油脂であれば特に種類を問わない。……上記油脂の配合割合は，水中油型乳化を安定に行うために全原料の９０重量％以下とすることが好ましく，更に風味及び食感を良くするためには３５～８０重量％とするのが好ましい。」
（２頁左下欄５行～１７行）
(ウ)「本発明で用いられるホスフォリパーゼＡで分解した卵黄としては，生卵黄，冷凍卵黄，冷凍加塩卵黄，冷凍加糖卵黄，及び，卵黄を含有する，生全卵，冷凍全卵，冷凍加塩全卵，冷凍加糖全卵など，一般的にマヨネーズやドレッシングに使用している卵黄を，ホスフォリパーゼＡで分解したものであれば，全て使用できる。」（２頁右下欄１９行～３頁左上欄５行）
(エ)「上記の分解卵黄の添加量は，全原料の２重量％程度であっても，乳化良好なドレッシングを得ることができるが，乳化状態のよい卵黄風味豊かなドレッシングを得るには，好ましくは４～１５重量％，より好ましくは５～８重量％とするとよい。｣（３頁左上欄１９行～右上欄３行）
(オ)「本発明で用いられる水相原料としては，水の他に，必要に応じて，水に溶解又は分散しうる原料，例えば，食塩，グルタミン酸ソーダ，砂糖，グルコース，でんぷん，デキストリン，みりん，果汁，食酢，有機酸，香辛料，ガム類などを加えたものが用いられる。これらの原料は，水中油型乳化食品の風味，その他の特性などを考慮して適宜選定される。上記水相原料の配合割合は，全原料の１０重量％以上，特に２５～６５重量％とするのが好ましい。」（３頁右上欄４行～１４行）(カ)「本発明の耐熱性ドレッシングは，例えば次のようにして製造することができる。まず，水に食酢等の酸味剤及び食塩，糖類等の呈味剤を分散溶解させ，更にラクトアルブミン，ホスフォリパーゼＡで分解した卵黄を添加溶解させ，水相を調製する。一方，液状の油脂に糊化でんぷん，冷水可溶性ガム等のガム質を分散させることにより，油相を調整する。尚，ガム質は，水相に油相を添加，撹拌することにより混合されて水相に移行する。次いで，上記水相を撹拌しながら，上記油相を数回に分けて添加し，その後更によく撹拌をし，水中油型予備乳化物を得る。こうして得られた水中油型予備乳化物をコロイドミルにかけ，本発明の耐熱性ドレッシングを得る。」（３頁右上欄１８行～左下欄１２行）(キ)「上述の如くして得られた実施例１～４及び比較例１～４の各ドレッシングを７０～９０℃で４０分間加熱し，また，ポテトサラダ１００部に上記の各ドレッシング２５部を混合して調理したポテトサラダを７０～９０℃で４０分間加熱し，ドレッシング自体及びポテトサラダに使用した場合における油相の分離について評価した。それらの評価結果を，下記第２表に示す。第２表に示す結果から明らかなように，ホスフォリパーゼＡで分解した卵黄とラクトアルブミンとを併用した実施例１～４の本発明の耐熱性ドレッシングは何れも，加熱後の油相の分離がなく乳化状態が安定しているのに対し，両者を併用していない比較例１～４のドレッシングは何れも，ポテトサラダでの油相の分離を生じていた。また，分解卵黄の配合割合を増やしても，ラクトアルブミンとの併用でなければその効果は認められなかった（比較例３参照）。」（４頁左上欄下から５行～左下欄１０行）
(ク)「本発明の耐熱性ドレッシングは，殺菌等の加熱処理を施すサラダ等に使用しても，油相の分離が起こらない，加熱に対して安定なものである。」（４頁左下欄１２行～１４行）
(ケ)第１表には，実施例１～４につき，食酢（酸度１０％）８．０重量％，キサンタンガム０．３重量％，糊化でんぷん０．８重量％が配合されていることが記載されている（４頁左上欄）。
刊行物１の上記記載によれば，引用発明は，ホスホリパーゼＡで分解した卵黄を含む耐熱性ドレッシングであり（上記(ア)），油脂を３５～８０重量％含有し（上記(イ)），ホスホリパーゼＡで分解した卵黄を４～１５重量％有し（上記(ウ)及び(エ)），食酢を含む水中油型乳化物であって（上記(オ)，(カ)及び(ケ)），酸性水中油型乳化調味料と認められるから，「製品に対して食用油脂を３５％以上含有し，ホスホリパーゼＡ処理卵黄を含有する酸性水中油型乳化調味料。」である点で本件発明１と一致するということができる。
また，刊行物１の上記記載によれば，引用発明に，必要に応じ，でんぷん，デキストリン，ガム類（ガム質）などを配合することが開示されており（上記(オ)及び(カ)），糊化でんぷん及びキサンタンガムを含有する実施例が記載されていること（上記(ケ)）が認められる。しかしながら，刊行物１には，これらの成分の技術的意義に関する具体的な記載はない。なお，刊行物１の上記記載によれば，引用発明は，殺菌等の加熱処理を施すサラダ等に使用しても，油相の分離が起こらず，加熱に対して安定なものである（上記(キ)及び(ク)）が，ホスホリパーゼＡ処理卵黄だけでは上記効果を奏さず，ラクトアルブミンとの併用が必須とされている（上記(キ)及び(ア)）。
イ刊行物２（甲４の２）には，次の記載がある。
(ア)「乳化油脂食品の場合，乳化剤のみでは保存性，あるいはテクスチャー付与ができないため不十分なことが多いので乳化安定剤との併用か，あるいは安定剤が乳化剤に代わって単独で使用されることもある。乳化安定剤は，増粘効果によって分散された油滴の再凝集を防ぐとともに食感の改良，保水性の向上などにも大きく貢献しているために糊料，粘質物，増粘剤ともいわれ食品の加工素材として賞用されてきている。ところで，乳化安定剤には植物ガム，微生物産生ガム類，タンパク質，澱粉などの天然系やＣＭＣ，アルギン酸ナトリウム，カゼインナトリウムなどの化学修飾物などがあるが，本稿では澱粉やその加水分解物であるデキストリン，疎水基を導入して乳化機能を付与した親油性澱粉の特性，その用途や特に油脂の粉末化について述べてみたい。」（９４頁右欄１行～１６行）


(イ)「１．１部分分解澱粉（デキストリン）   従来より乳化油脂食品には種々の安定剤が使われている。例えばドレッシングには各種のガム類，特に乳化香料にはアラビアガムが賞用されてきた。しかしながら，アラビアガムは中央アフリカに産するアカシア属の木から採取される天然系のガム質でこの地域に限定されるため高価であり，そのうえ気象条件によりその産出量が左右され供給が不安定になることが多い。このため澱粉を種々修飾した代替物が開発されている。すなわち，澱粉の酵素分解物であるデキストリン類は乳化の安定剤としてだけではなく，特に低分解度のデキストリンが適度のテクスチャーを有するところから使用されていることが多い。しかしながら，乳化油脂食品の種類によっては長時間放置する場合に白濁し，はなはだしいときには沈澱を生じ食品としての価値を無くすような現象が発生することもある。このため，酸化処理によりこの欠点を改善する試みもなされてきた。しかし澱粉を酸化しただけでは低粘性になるが溶解性や乳化安定性が劣り乳化安定剤としての機能を発揮することがむずかしい。そこで，澱粉を酸化した後α－アミラーゼにより一定条件にまで加水分解することによって，はじめてアラビアガムとほぼ同等の乳化安定性を有するデキストリンが得られる。具体的には澱粉を酸化して酸化度３～５％，粘度１，５００ｃｐｓ（１０％水溶液，３０℃）の澱粉酸化物をα－アミラーゼにより加水分解して，分解度（ＤＥ）５以下，粘度５０～１５０ｃｐｓ（３０％水溶液，３０℃）の加水分解物とすることによりすぐれた乳化安定剤となる。」
（９４頁右欄２５行～９５頁左欄２４行）
(ウ)「１．２親油性澱粉前項では，澱粉を酸化，あるいは部分分解した乳化安定増粘剤についてふれたがこれらには乳化力はほとんどない。そこで，さらに積極的に澱粉に界面活性能を付与させるため疎水基を導入した加工澱粉に，オクテニルコハク酸エステル化澱粉がある。澱粉懸濁液を微アルカリ性として，これにオクテニルコハク酸無水物を徐々に滴下することにより，図１に示す反応のように親水基と疎水基を共存するエステル化澱粉が得られる。この場合オクテニルコハク酸無水物の添加量により種々の置換基を有するエステル化澱粉が得られるが，米国のＦＤＡの食品添加物基準では対澱粉当たり昀高３％（絶乾物）となっているために，食品用澱粉は一般にこの基準内で製造され市販されている。オクテニルコハク酸澱粉は，未反応澱粉にくらべて糊化温度がやや低くなるとともに粘度は上昇し，保存安定性も向上する。ところで，ここに得られた親油性澱粉に望みの粘度や濃度のエマルジョンが形成でき，さらに冷水可溶にするためアルファー化処理や酸，酵素による部分分解も行われる。図２に加水分解の程度（ＤＥ）と乳化安定性を示したが，分解すると乳化安定性は低下する傾向がみられる。これらの諸要件を勘案して，松谷化学工業（株）は，溶解性，粘性の異なる４種類の乳化安定性にすぐれた食品用澱粉『エマルスター』を上市した。普及型の『エマルスター＃３０Ａ』は，冷水に容易に溶解し，濃度や温度による粘度特性は図３，４にみられるようにアラビアガムとほぼ同等である。また，図５の方法によりアラビアガムや分解度（ＤＥ）４のマルトデキストリンに１０％のＨＬＢ１６のシュガーエステルを添加した１０％水溶液に，大豆油を加えて乳化液を調整する。この際，所定量の酢酸や食塩を添加してこれらの影響をみたのが図６，７である。さらに，食塩を加えた乳化液を１２０℃，３０分レトルト処理した場合の乳化液の安定性を図８に示したが，これらの結果から『エマルスター＃３０Ａ』は耐酸性，耐塩性やレトルト耐性にすぐれた乳化剤であり乳化安定剤であるといえる。このように調味素材の影響をうけることが少ないので液状，マヨネーズ状のドレッシング，乳化醤油やタレ類の含油調味料，乳飲料などの飲料類，フラワーペ一ストやカスタードクリームなどの含油脂食品に広く使用することができる。代表的使用例として表１に乳化型ドレッシング，表２に乳化香料，表３に乳化醤油の配合例や作り方を示した。このように従来と全く同一の方法により調製された乳化油脂食品は保存安定性に，食感，口溶けなどに変化はみられないばかりでなく，レシチン，シュガーエステルなどの乳化剤にくらべて異臭，異味の少ないことも大きな特長である。」（９５頁左欄２５行～９７頁左欄末行）
(エ)表１には，サラダ油３５％，食酢（酸度１０％）１０％，砂糖１０％，食塩４％，「エマルスター＃３０Ａ」２％，キサンタンガム０．２％，水３８．８％という配合の乳化型ドレッシングが示されている（９７頁左欄）。
刊行物２の上記記載及び図１～８によれば，刊行物２には，オクテニルコハク酸エステル化澱粉は，積極的にでんぷんに界面活性能を付与させるため疎水基を導入した加工でんぷんで，加水分解の程度（ＤＥ）により，溶解性，粘性，乳化安定性が異なり，溶解性，粘性の異なる４種類の食品用でんぷん「エマルスター」が上市されていること（上記(ウ)，図１～２），普及型の「エマルスター＃３０Ａ」は，その粘度特性においては，アラビアガムとほぼ同等であるが，耐酸性，耐塩性，レトルト耐性においては，アラビアガムより優れた乳化剤であり，乳化安定剤であって，マヨネーズ状のドレッシングに使用できること（上記(ウ)及び(エ)，図３～８）などが開示されているこということができる。
なお，刊行物２には，でんぷんやガム類は，増粘効果によって，分散された油滴の再凝集を防ぐ乳化安定剤であり，食感の改良，保水性の向上などにも貢献しているため，糊料，粘質物，増粘剤ともいわれること（上記(ア)），でんぷんの酵素分解物であるデキストリン類は，特に低分解度のデキストリンが，適度のテクスチャーを有するため，使用されることが多く，具体的には，でんぷんを酸化して酸化度３～５％，粘度１，５００ｃｐｓ（１０％水溶液，３０℃）のでんぷん酸化物をα－アミラーゼにより加水分解して，分解度（ＤＥ）５以下，粘度５０～１５０ｃｐｓ（３０％水溶液，３０℃）の加水分解物とすることにより優れた乳化安定剤となること（上記(イ)）などが記載されている。
ウでんぷん，デキストリン，ガム類（ガム質）についての一般的な理解は，次のとおりである。
(ア)甲１６（「簡明食辞林   第二版（１９９７）」）には，次の記載がある。


ａ「ガムしつ【－質】［ｇｕｍ］一般には粘着性がありコロイド的性質をもつ高分子多糖類をいうが，植物ガムを指す場合が多い。植物ガムは植物細胞膜の粘質物として樹木や種子から得られる多糖類であり，多くの種類がある。種子からのものにはローカストビーンガム，グアガムなどがある。樹木からのものにはアラビアガム，タラガカントガム，カラヤガムなどがある。食品添加物として，粘ちょう性，弾性を高めるため，食品工業に利用。」（２２５頁右欄３行～１３行）ｂ「こせい【糊精】［ｄｅｘｔｒｉｎ］デキストリン。でんぷんが加水分解されて麦芽糖になるまでの種々の分解生成物の総称。普通デキストリンという場合には，でんぷんに酸を加えて焙焼したものである。」（３８４頁右欄２６行～３０行）
ｃ「でんぷん【殿（澱）粉】［ｓｔａｒｃｈ］α－Ｄ－グルコースが脱水重合した多糖類で，アミロースとアミロペクチンの２種類の分子がある。アミロースはＤ－グルコースがα－１，４結合のみを繰り返した直鎖状分子であり，アミロペクチンはα－１，４結合のほかにα－１，６結合の混ざった構造をもち，この点で分岐して枝分れ状である。両分子の存在比率は植物によって異なる。」（７０６頁右欄２８行～３６行）
ｄ「でんぷんののりか【殿（澱）粉の糊化】［ｇｅｌａｔｉｎｉｚａｔｉｏｎ］＜でんぷんのアルファ化＞（α化）と同意語。でんぷんはアミロースとアミロペクチンが規則正しく並んでミセルを形成しており，このミセル内およびミセル間の結合は強く，常温では水分子はその間隙に入れない。しかし，７０℃前後に加熱すると分子運動が盛んになり，ミセル構造がゆるんでその間隙に水分子が入り，水素結合が切れて水と水和し，これが非晶質部から晶質部に及ぶとでんぷん粒は水和，膨潤して粒形が失われ，半透明のコロイド状になり，でんぷんの結晶構造に由来するＸ線回折像のピークが不鮮明になり粘度が上昇する。この現象をでんぷんの糊化といい，糊化したでんぷんを糊化でんぷん（＜アルファ化でんぷん＞）という。」（７０７頁右欄１１行～２７行）
(イ)甲１７（「新編日本食品事典（１９９８）」）には，次の記載がある。
「食品関係ではでん粉のもつ粘弾性を利用して，食品に粘性，硬さ，ボディ，ゲル特性などを与える目的で使用されることが多い。代表的なものとしては，①ソース，スープその他の増粘剤，粘度安定剤」（４９頁右欄４行～８行）
(ウ)甲１８（「でん粉製品の知識（１９９６）」）には，次の記載がある。
ａ「料理に用いられる調味料は塩味，甘味や酸味，香りなどとともに風味にかかわりの深い“とろみ”もその一種と考えられ，多くの料理書の配合表に記されている。例えば和風料理のくず汁やあんかけ調理にはクズでん粉やかたくり粉，中華料理の八宝菜や酢豚にはかたくり粉や馬鈴薯でん粉，洋風料理のベシャメルソース，ドミグラスソースには小麦粉，小麦でん粉，コーンスターチなどが用いられる。汁に“とろみ”を加えるのは滑らかな口当りをつける，品温の低下を防ぐ，粘性が与えられるので調味料が食品にからまりやすいなどの特徴が得られるためで，地域や料理の嗜好性に応じた物性を有するでん粉が使用されてきた。昀近の外食産業やそうざい産業の発展に伴い，調味料に適度の粘稠性を付与した「たれ」，「ソース」類はますます多様化している。」（１７７頁末行～１７８頁１２行）
ｂ「（１）微粘性たれ麺のつゆ，すき焼のたれなどは対象食品への浸透性，つやが重要な機能となるので粘度は非常に低く１０～５０ｃＰ域にある。従来より砂糖が使用されているが，低甘味の問題もあり昀近ではＤＥ１５～２０のデキストリン，あるいはアミノ酸類との褐変反応防止のために還元デキストリンが賞用されている。」（１７８頁１５行～２０行）
ｃ「（２）低粘性たれウナギや焼き肉の付けだれに使用され，粘度は５０～５００ｃＰ域である。このたれは調味料やスパイスを多く含んでいるので，これらが分離しない懸濁安定性が望まれる。また喫食時直前の調味付けとなるので，浸透性とともに表面への付着性やつやが重視される。このような外観の改善と調味を目的とした代表的なたれに……馬鈴薯でん粉や小麦でん粉が使用されていたが，高粘性のため浸透性は少ないがつやは出にくい。これに対し水あめなどのでん粉分解物は低粘性のため，高濃度での使用を余儀なくされる結果，つやは向上するが浸透しやすく調味過剰となりやすい。これらの諸性質のバランスをとるため，現在では酸化でん粉が一般には１００ｃＰ程度の粘性で使用される。また，低分解度，例えばＤＥ１０前後のデキストリンも用いられている。」（１７８頁末行～１７９頁１３行）ｄ「（３）中粘性たれハンバーグソース，ホワイトソース，酢豚のたれなどは料理の一部分として，具材とともに喫食されるので滑らかで切れのよいボディー感が主体となる。このほか保水性も必要となるので天然でん粉や加工でん粉が粘度５００～５０００ｃＰで使用される。」（１７９頁１４行～１８行）
ｅ「（４）高粘性たれ焼き鳥，肉だんご，みたらしだんごなど５０００ｃＰ以上の粘度のたれは，調味料とともに外観をおいしく見せるコーティングたれともいえる。このため，食品の前面を均一に覆うことができる付着伸展性，付着したたれが放置により流れ落ちない流動特性，優れたつや，透明性と保存時におけるこれら特性の維持機能が要求されるので，各種の加工でん粉が単独使用あるいは併用される｡｣
（１７９頁１９行～末行）
ｆ「代表的な市販たれ類……に用いられているでん粉に望まれる物性は粘性，透明性，光沢，付着性，曳糸性，流動特性などである。……このような多岐にわたる物性を満足させるためには天然でん粉では困難で，物性に対応した適切な置換度を有するエステル化，エーテル化，架橋でん粉や，これらの複合した加工でん粉が単独，あるいは天然ガムとの併用で使用されている。」（１８０頁１行～１３行）(エ)甲１９（「アラビックコール等のパンフレット（１９９６）」）には，次の記載がある。


ａ「アラビアガムとはアフリカの北部，東はエチオピアから，西はセネガルまで帯状に分布するマメ科植物アカシア属の樹木から採取される天然水溶性ガムです。……アラビアガムは低粘度（２５％水溶液１００ｃｓｔ）であること，５０％以上の高濃度に溶解するなど水溶性ガム類の中では異色なガムですが，そのもっとも魅力ある特性は，合成高分子では得られない優れた乳化力とフィルム形成能であり，この特性を利用して，医薬・食品などに広く使用されています。」（６頁上段）
ｂ「特徴①乳化力   他の高粘度ガム（キサンタンガム，タラガントガム等）の乳化力は，水相の粘度を上げることに基づく乳化力です。一方，アラビアガムの乳化安定化機構については，油滴に吸着するアラビアガム膜の強さが関与しているといわれています。アラビアガムの他に代替できない機能の一つが，この卓越した乳化力にあります。
使用例乳化香料」（６頁左下欄）
ｃ６頁左下欄には，アラビアガムの濃度と粘度の関係を示すグラフが記載されており，２５℃で，濃度２０％は５０ｃｐｓ，濃度２５％は１００ｃｐｓであることが示されている。
また，３頁右下欄には，７種類のガムの粘度を比較したグラフに，次の記載がある。「粘度比較（２５℃）アラビアガム２０％   ５０ｃｐｓガディーガム２０％   ４００ｃｐｓタラガントガム１％４００ｃｐｓカラヤコール（カラヤガム）   １％１，０００ｃｐｓキサンタンガム１％   １，１００ｃｐｓローカストコール（ローカストビーンガム）１％２，５００ｃｐｓ   グアーコ
ール（グアーガム）１％３，０００ｃｐｓ」
ｄ４～５頁には，アラビアガム，ローカストコール，グアーコール，カラヤコールの性質と用途についての表が記載されており，これには，「ソース・ケチャップ・たれ類」に「増粘性」，「対ＰＨ安定性」及び「耐塩性」の観点から，「ドレッシング」に「増粘性」及び「対ＰＨ安定性」の観点から，ローカストコール，グアーコールなどを用いることを示す表示があるが，アラビアガムを用いることを示す表示はない。
ｅ８頁右下欄にはローカストコールの濃度と粘度の関係を示すグラフ，１０頁左下欄にはグアーコールの濃度と粘度の関係を示すグラフが，それぞれ記載されている。
(オ)上記(ア)ないし(ウ)によれば，次の事項が認められる。ａでんぷんとは，α－Ｄ－グルコースが脱水重合した多糖類であって（上記(ア)ｃ），その粘弾性を利用し，粘性，硬さ，ボディ，ゲル特性などを与える目的（上記(イ)）や適度な粘稠性を付与する目的（前記(ウ)ａ）で，増粘剤として使用されるものであり，糊化することにより粘度が上昇するものである（上記(ア)ｄ）。天然でんぷんは，中粘性たれ（粘度５００～５０００ｃＰ域）に用いられる（上記(ウ)ｄ）。粘性，透明性，光沢，付着性，曳糸性，流動特性など多岐にわたる物性を満足させるために，エステル化，エーテル化，架橋などの化学修飾をした加工でんぷんが，単独で，あるいは，増粘剤としての天然ガムと併用され，中粘性たれ（粘度５００～５０００ｃＰ域）や高粘性たれ（粘度５０００ｃＰ以上）に用いられる（上記(ウ)ｄ～ｆ）。
ｂデキストリンとは，でんぷんが加水分解されて麦芽糖になるまでの種々の分解生成物であり（上記(ア)ｂ），分解度ＤＥ１０前後のものが低粘性たれ（粘度５０～５００ｃＰ域）に用いられ（上記(ウ)ｃ），ＤＥ１５～２０のものが微粘性たれ（粘度１０～５０ｃＰ域）に用いられる（上記(ウ)ｂ）。なお，刊行物２には，低分解度のデキストリンが使用されることが多く，分解度（ＤＥ）５以下のものが優れた乳化安定剤であることが具体的に記載されている（前記イ(イ)）。ｃガム質とは，粘着性がありコロイド的性質をもつ高分子多糖類であるが，植物ガムを指すことが多く，粘ちょう性，弾性を高めるために用いられる（上記(ア)ａ）。
なお，刊行物２には，「特に乳化香料にはアラビアガムが賞用されてきた」との記載があるが（前記イ(イ)），アラビアガムは，他のガムと比較して，著しく低粘度であり（上記(エ)ａ及びｃ），乳化を安定化させる機構も，水相の粘度を上げることに基づくものとされている他の高粘度ガムとは異なり，油滴に吸着する膜の強さが関与しているといわれるなど（上記(エ)ｂ），水溶性ガム類の中では異色な存在であり，「ソース・ケチャップ・たれ類」，「ドレッシング」に用いるものとはされていないこと（上記(エ)ｄ）に照らせば，アラビアガムは，本件発明１のように，「全体の粘度が１０万ｍＰａ・ｓ以上である」ような酸性水中油型乳化調味料に用いられることが，通常であるとは認められず，これに反する証拠は，本件記録中には見当たらない。
エ酸性水中油型乳化調味料についての技術水準についてみるに，乙３～６によれば，本件特許の出願前において，酸性水中油型調味料（これには，本件発明１のように，ホスホリパーゼＡ処理卵黄を含有するもの（乙４，５）を含む。）に，副原料として，糊化でんぷん，加工でんぷん，ガム質などを配合すること自体は，周知であったことが認められるが，上記乙号各証も，オクテニルコハク酸化澱粉の配合を具体的に開示しているものではなく，本件特許の出願当時，酸性水中油型調味料にオクテニルコハク酸化澱粉を使用することが周知ないし技術常識であったと認めるに足りる証拠はない。


なお，乙５（３頁左下欄６行～１４行）によれば，「各種のガム質（キサンタンガム，タマリンドガム，ガアーガム，カラジーナンなど），でんぷん，デキストリン，微結晶セルロース」が，乳化剤の一種であり，酵素処理卵黄の一部を置きかえることができると認識されていたこともうかがわれないではないが，でんぷんやガム質は，一般的には，その粘弾性を利用し，増粘剤として使用されるものであり（前記ウ），また，ガム類，でんぷんなどは，増粘効果によって分散された油滴の再凝集を防ぐことにより，乳化安定剤として機能するものである（前記イ）から，乙５の上記記載は，でんぷん，ガム質，デキストリン，微結晶セルロースが，その増粘効果により，分散された油滴の再凝集を防ぐことを利用しているものと解され，増粘効果とは異なる機構により乳化剤として機能することが示唆されているものではないと解するのが相当である。
オ以上を前提に，本件特許の出願当時の技術水準の下で，刊行物１及び２の記載に基づいて，引用発明にオクテニルコハク酸化澱粉を配合することが当業者に容易であったといえるか否かについて，検討する。(ア)前記アのとおり，刊行物１には，引用発明に，必要に応じ，でんぷん，デキストリン，ガム類（ガム質）などを配合することが開示され，糊化でんぷん及びキサンタンガムを含有する実施例が記載されているものの，これらの成分の技術的意義に関する具体的な記載はない。そこで，本件特許の出願当時の技術水準の下で，刊行物１の記載に接した当業者が，上記でんぷん，デキストリン，ガム類（ガム質）の技術的意義について，どのように理解するかが問題となるところ，前記ウのとおり，でんぷんは，その粘弾性を利用し，増粘剤として使用されるもので，比較的高い粘度領域（５００～５０００ｃＰ域）に用いられ，糊化により粘度が上昇するものであるし，また，デキストリンは，分解度が大きいほど低粘度域に使用される傾向にあるものの，乳化安定剤としては低分解度のものが使用されることが多いものであり，ガム質は，一般には，植物ガムを指し，粘ちょう性，弾性を高めるために用いられるものとして，
一般的に理解されているものということができる
そうすると，本件特許の出願当時の技術水準の下で，刊行物１の記載に接した当業者は，引用発明に，必要に応じ配合されるでんぷん，デキストリン，ガム類（ガム質）についても，その粘弾性を利用し，増粘剤として使用されているものと理解するというべきであり，刊行物１において実施例に用いられている糊化でんぷんが，糊化により粘度が上昇したものであると考えられること，キサンタンガムが高粘度ガムといわれていることも，かかる理解に沿うものである。なお，でんぷん，デキストリン及びガム類が，増粘効果によって分散された油滴の再凝集を防ぐとともに食感の改良，保水性の向上などにも大きく貢献する乳化油脂食品の乳化安定剤であることは，被告も認めるところである。(イ)これに対し，オクテニルコハク酸化澱粉として，刊行物２に記載されている「エマルスター＃３０Ａ」は，前記イのとおり，アラビアガムと同程度の粘度特性を有し，低粘度であること（前記ウ(エ)のとおり，アラビアガムは，２０％，２５℃で，５０ｃｐｓ，２５％，２５℃で，１００ｃｐｓと，低粘度である。）が認められ，刊行物１におけるでんぷん，デキストリン，ガム類のように，その粘弾性を利用し，増粘剤として使用するものとはいえない。
被告は，本件明細書の段落【００２０】の実施例２で使用されたオクテニルコハク酸化澱粉（商品名：エマルスター＃１）は粘性を有すると主張する。しかし，「エマルスター＃１」の粘度は，５％水溶液で８，０００ｍＰａ・ｓ（８，０００ｃｐｓ）程度であり（本件明細書（甲３の２）段落【００２０】），「ソース・ケチャップ・たれ類」，「ドレッシング」に，「増粘性」，「対ＰＨ安定性」，「耐塩性」の観点から用いられるガム類であるローカストコールやグアーコールなどの粘度（前者は２％水溶液で約３０，０００ｍＰａ・ｓ弱，後者は３％水溶液で約１００，０００ｍＰａ・ｓである。甲１９の８頁右下欄，１０頁左下欄の各グラフ）よりも，明らかに小さいものと認められ，その粘弾性を利用し，増粘剤として使用することができる程度の粘度とは認められない。
また，オクテニルコハク酸化澱粉は，積極的にでんぷんに界面活性能を付与させるため疎水基を導入した加工でんぷんであって，でんぷん，デキストリン，ガム類とは，その化学的構造を異にするものであることは明らかである。
(ウ)上記(ア)及び(イ)の点に加え，刊行物１には，引用発明について，ホスホリパーゼＡ処理卵黄とラクトアルブミンとの併用を必須とし，これにより耐熱性ドレッシングとしての効果を奏するものであることが記載されている（前記(1)ア）ものの，ホスホリパーゼＡ処理卵黄とラクトアルブミンに加え，更にオクテニルコハク酸化澱粉を配合することの契機となる記載は存在しないし，また，刊行物２にも，オクテニルコハク酸化澱粉をホスホリパーゼＡ処理卵黄と併用することについて示唆する記載はない。これらの点と，後記(2)のとおり，本件発明１のホスホリパーゼＡ処理卵黄とオクテニルコハク酸化澱粉を併用することによる相乗効果は，刊行物１，２の記載から当業者が予測することができないものであることを合わせ考えれば，刊行物１において，引用発明に必要に応じ配合することができるとされているでんぷん，デキストリン，ガム類に代えて，刊行物２の教示に従って，オクテニルコハク酸化澱粉を配合することについて，当業者が容易に想到することができたということはできないというべきである（なお，甲２４によれば，刊行物１の実施例３に準じて調製した耐熱性ドレッシングの粘度が２２．５万ｍＰａ・ｓであったのに対し，実施例３におけるキサンタンガム及び糊化でんぷんをオクテニルコハク酸化澱粉である「エマルスター＃３０Ａ」に置換したものの粘度は，７，８００ｍＰａ・ｓと著しく低く，「全体の粘度が１０万ｍＰａ・ｓ以上である」本件発明１の要件を充足しないものであったことが認められる。）。
被告は，刊行物１，２について，加熱による酸性水中油型乳化調味料の油相分離を防止するという点で同一の技術思想に基づくものであるから，両者を結びつける動機付けがある旨主張するが，上記説示したところに照らし，採用することができない。
(2)効果の顕著性について
ア本件明細書（甲３の２）には，次の記載がある。


(ア)「【発明の属する技術分野】本発明は，オーブン，フライ，電子レンジ等において他の食品と共に強力な加熱処理を施しても，油相分離を生じ難く，しかも滑らかな食感を保持した酸性水中油型乳化調味料に関する。」（段落【０００１】）
(イ)「【従来の技術】マヨネーズ，サラダドレッシング，さらにこれらに具材や香辛料等を含有させた各種酸性水中油型乳化調味料は，卵黄のコク味と適度な酸味を有した優れた調味料であり，近年，食生活の多様化により様々な食品用途に使用されるようになった。これに伴い酸性水中油型乳化調味料を使用した食品が用途に応じ様々な方法で製されている。例えば，酸性水中油型乳化調味料をスプレッドとして食パン等に塗った後，オーブントースターで焼成したり，ソースとして使用し，該ソースを含有したフライ用食品をフライしたり，あるいはフライ済み食品を電子レンジで加熱したりする等が挙げられる。これらの食品は，いずれも酸性水中油型乳化調味料と共に強力な加熱処理を施している。」
（段落【０００２】）
「しかしながら，上記提案の酸性水中油型乳化調味料を上述のような強力な加熱処理を施す食品に使用した場合，十分に油相分離を抑制することができず，また滑らかな食感が保持されないことから，未だ満足できるものではなかった。」（段落【０００５】）
(ウ)「【発明が解決しようとする課題】そこで本発明の目的は，オーブン，フライ，電子レンジ等の強力な加熱処理を施しても，油相分離を生じ難く，しかも滑らかな食感を保持した酸性水中油型乳化調味料を提供することである。」（段落【０００６】）
「【課題を解決するための手段】本発明者らは，上記の目的を達成すべく鋭意研究を重ねた結果，意外にもホスホリパーゼＡ処理卵黄とオクテニルコハク酸化澱粉とを併用することにより強力な加熱処理に耐え得ることを見出し本発明を完成するに至った。すなわち，本発明は，(1)製品に対して食用油脂を１０％以上含有し，且つ全体の粘度が１０万ｍＰａ・ｓ以上である酸性水中油型乳化調味料において，ホスホリパーゼＡ処理卵黄とオクテニルコハク酸化澱粉とを含有した酸性水中油型乳化調味料，(2)製品に対して，ホスホリパーゼＡ処理卵黄を生卵黄換算で１～１５％，オクテニルコハク酸化澱粉を０．１～５％含有した(1)の酸性水中油型乳化調味料，を提供することである。」（段落【０００７】）「本発明は，強力な加熱処理を施しても油相分離を生じ難く，しかも滑らかな食感を保持するために，ホスホリパーゼＡ処理卵黄とオクテニルコハク酸化澱粉とを含有している。」（段落【０００９】）(エ)「酸性水中油型乳化調味料は，一般的に卵黄を乳化材として使用しているが，本発明では，卵黄の一部あるいは全部をホスホリパーゼＡ処理卵黄と置き換えると良い。特に，全部を置き換えたほうが本発明の効果に優れ好ましい。ホスホリパーゼＡ処理卵黄の含有量は，食用油脂の含有量にもよるが，製品に対し生卵黄換算で１～１５％が好ましく，２～１０％がさらに好ましい。含有量が１％より少ないと，オクテニルコハク酸化澱粉と併用したとしても強力な加熱処理による油相分離を十分に抑制すること出来ず，また滑らかな食感が得られず好ましくない。一方，１５％より多くしたとしても，油相分離を抑制する効果は変わらないので経済的でないばかりか，食感が重くなり好ましくない。」（段落【００１３】）
「本発明のオクテニルコハク酸化澱粉（以下，「コハク酸化澱粉」と略す）とは，ワキシコーンスターチ，コーンスターチ，タピオカ澱粉等の澱粉を加水して懸濁液とし，これに無水オクテニルコハク酸を添加して反応させた後乾燥して得られる澱粉をいい，このような澱粉は，「オクテニルコハク酸親油性澱粉」という名称で市販されているので，本発明でもこれを用いればよい。特に，低粘度タイプ，具体的にはＢ型粘度計で測定したときの５％水溶液の粘度が１００ｍＰａ・ｓ以下（２５℃）のコハク酸化澱粉が本発明の効果に優れ好ましい。」（段落【００１４】）
「本発明においてコハク酸化澱粉の含有量は，食用油脂の含有量にもよるが，０．１～５％が好ましく，さらに０．２～５％がさらに好ましい。含有量が０．１％より少ないと，ホスホリパーゼＡ処理卵黄と併用したとしても強力な加熱処理による油相分離を十分に抑制すること出来ず，また滑らかな食感が得られず好ましくない。一方，５％より多くしたとしても，油相分離を抑制する効果は変わらないので経済的でないばかりか，糊っぽい食味となり好ましくない。」（段落【００１５】）「本発明のホスホリパーゼＡ処理卵黄とコハク酸化澱粉を含有した酸性水中油型乳化調味料が如何なる理由により，強力な加熱処理を施したとしても油相分離を生じ難く，しかも滑らかな食感が保持されたかは定かではないが，ホスホリパーゼＡ処理卵黄中の卵黄蛋白にコハク酸化澱粉が作用し，ホスホリパーゼＡ処理卵黄に更に耐熱性を付与すると共に，コハク酸化澱粉が乳化物の回りに皮膜のようなものを形成し加熱処理を施しても乳化が壊れ難い状態となったためではないかと推察される。」
（段落【００１７】）


(オ)「【実施例】［実施例1］リゾ化率５０％のホスホリパーゼＡ２処理卵黄３ｋｇ（生卵黄換算で３ｋｇ），コハク酸化澱粉（松谷化学工業（株）製，商品名：エマルスター＃３０Ａ）０．５ｋｇ，食酢（酸度４％）２０ｋｇ，カレー粉５ｋｇ，食塩２ｋｇ，α化澱粉１ｋｇ及び清水８．５ｋｇをミキサーで均一とし水相部を調製した後，撹拌させながらサラダ油３０ｋｇを注加し粗乳化した。次にこの粗乳化物をコロイドミルで常法に則り精乳化した後，この精乳化物に予め準備していたブランチング済みの人参（５ｍｍダイス），ジャガイモ（５ｍｍダイス）及び玉ねぎ（みじん切り）をそれぞれ１０ｋｇずつ添加し均一に混合し，本発明の酸性水中油型乳化調味料を得た。得られた酸性水中油型乳化調味料は，ｐＨが４．０であり，粘度が１５万ｍＰａ・ｓ（Ｂ型粘度計で，回転数：２ｒｐｍ，ローター：Ｎｏ．６，品温：２５℃の条件で測定）であった。また，本実施例で用いたコハク酸化澱粉（商品名：エマルスター＃３０Ａ）は，５％水溶液の粘度が２０ｍＰａ・ｓ（Ｂ型粘度計で，回転数：２０ｒｐｍ，ローター：Ｎｏ．１，品温：２５℃の条件で測定）であった。」（段落【００１９】）
「［実施例２］食酢（酸度４％）２０ｋｇ及び清水８．５ｋｇの溶液にコハク酸化澱粉（松谷化学工業（株）製，商品名：エマルスター＃１）０．５ｋｇを均一に分散し，ゆっくり撹拌させながら９０℃迄加熱後，室温まで冷却しコハク酸化澱粉液を調製した。次に，このコハク酸化澱粉液と，リゾ化率５０％のホスホリパーゼＡ２処理卵黄３ｋｇ（生卵黄換算で３ｋｇ），カレー粉５ｋｇ，食塩２ｋｇ及びα化澱粉１ｋｇとをミキサーで均一とし水相部を調製した後，撹拌させながらサラダ油３０ｋｇを注加し粗乳化した。次にこの粗乳化物をコロイドミルで常法に則り精乳化した後，この精乳化物に予め準備していたブランチング済みの人参（５ｍｍダイス），ジャガイモ（５ｍｍダイス）及び玉ねぎ（みじん切り）をそれぞれ１０ｋｇずつ添加し均一に混合し，本発明の酸性水中油型乳化調味料を得た。得られた酸性水中油型乳化調味料は，ｐＨが４．０であり，粘度が１８万ｍＰａ・ｓ（Ｂ型粘度計で，回転数：２ｒｐｍ，ローター：Ｎｏ．６，品温：２５℃の条件で測定）であった。また，本実施例で用いたコハク酸化澱粉（商品名：エマルスター＃１）は，５％水溶液の粘度が８０００ｍＰａ・ｓ（Ｂ型粘度計で，回転数：２ｒｐｍ，ローター：Ｎｏ．２，品温：２５℃の条件で測定）であった。」（段落【００２０】）
「［実施例３］リゾ化率６０％のホスホリパーゼＡ２処理卵黄５ｋｇ（生卵黄換算で５ｋｇ），コハク酸化澱粉（松谷化学工業（株）製，商品名：エマルスター＃３０Ａ）１ｋｇ，食酢（酸度４％）２０ｋｇ，胡椒０．１ｋｇ，食塩２ｋｇ，α化澱粉１ｋｇ及び清水１０．９ｋｇをミキサーで均一とし水相部を調製した後，撹拌させながらサラダ油３０ｋｇを注加し粗乳化した。次にこの粗乳化物をコロイドミルで常法に則り精乳化した後，この精乳化物に予め準備していたブランチング済みのホールコーン３０ｋｇを添加し均一に混合し，本発明の酸性水中油型乳化調味料を得た。得られた酸性水中油型乳化調味料は，ｐＨが４．１であり，粘度が１６万ｍＰａ・ｓ（Ｂ型粘度計で，回転数：２ｒｐｍ，ローター：Ｎｏ．６，品温：２５℃の条件で測定）であった。」（段落【００２１】）
「［比較例１］実施例１において，ホスホリパーゼＡ処理卵黄を生卵黄に置き換えて，実施例１と同様な方法で酸性水中油型調味料を製造した。」（段落【００２２】）
「［比較例２］実施例１において，コハク酸化澱粉を清水に置き換えて，実施例１と同様な方法で酸性水中油型調味料を製造した。」（段落【００２３】）
「［比較例３］実施例３において，ホスホリパーゼＡ処理卵黄を生卵黄に置き換えて，実施例３と同様な方法で酸性水中油型調味料を製造した。」（段落【００２４】）
「［比較例４］実施例３において，コハク酸化澱粉を清水に置き換えて，実施例３と同様な方法で酸性水中油型調味料を製造した。」（段落【００２５】）
(カ)「【試験例】［試験例１］実施例１，比較例１及び比較例２で得られた各調味料３０ｇを食パンに塗り，オーブントースターで３分間焼成し，焼成後の調味料の熱安定性及び食感を評価した。｣（段落【００２６】）
「【表１】
」（段落【００２７】）
「表中の記号
［熱安定性］
◎：油相分離なし。
○：僅かに油相分離が観察されるものの問題とならない程度である。△：一部油相分離が観察される。
×：油相分離が多数観察される。
［食感］
◎：滑らかな食感である。
○：若干滑らかさに劣るものの問題とならない程度である。△：滑らかさにやや劣る。
×：滑らかさに劣る。」（段落【００２８】）
「表１より，ホスホリパーゼＡ処理卵黄とコハク酸化澱粉を併用したほうが，焼成後も油相分離を生じ難く，しかも滑らかな食感が保持されることが理解される。」（段落【００２９】）


(キ)「［試験例２］牛の挽き肉１０００ｇに，サラダ油で炒めた玉ねぎ３００ｇ，パン粉５００ｇ及び適量の食塩，胡椒，サラダ油を加えて混合しハンバーグベースを製した。次に，得られたハンバーグベースを用い内腔部に実施例３，比較例３及び比較例４で得られた各調味料を充填したハンバーグ成形物を製し，バッターを付けた後，パン粉を付けてフライ用のメンチカツを得た。次に，これを１８０℃の油温のサラダ油でフライし，フライ後の調味料の熱安定性及び食感を評価した。なお，表中の記号は試験例１と同じである。」（段落【００３０】）
「【表２】
」（段落【００３１】）
「表２より，ホスホリパーゼＡ処理卵黄とコハク酸化澱粉を併用したほうが，フライ後も油相分離を生じ難く，しかも滑らかな食感が保持されることが理解される。」（段落【００３２】）
(ク)「［試験例３］実施例１おいて，ホスホリパーゼＡ処理卵黄の一部あるいは全部を生卵黄に置き換え表３に示すホスホリパーゼＡ処理卵黄の配合量とし，実施例１と同様な方法で各酸性水中油型乳化調味料を製造した。得られた各調味料を試験例１と同様な方法で熱安定性及び食感を評価した。なお，表中の記号は試験例１と同じである。」（段落【００３３】）
「【表３】
」（（段落【００３４】））
「表３より，ホスホリパーゼＡ処理卵黄を好ましくは１．０％以上，さらに好ましくは２．０％以上配合した調味料が本発明の効果に優れて
いる
こと
が理
解される。特に，ホスホリパーゼＡ処理卵黄のみを使用したものが優れていた。」（段落【００３５】）
(ケ)「［試験例４］実施例１おいて，コハク酸化澱粉の一部あるいは全部を清水に置き換え表４に示すコハク酸化澱粉の配合量とし，実施例１と同様な方法で各酸性水中油型乳化調味料を製造した。得られた各調味料を試験例１と同様な方法で熱安定性及び食感を評価した。なお，表中の記号は試験例１と同じである。」（段落【００３６】）
「【表４】
」（段落【００３７】）
「表４より，コハク酸化澱粉を好ましくは０．１％以上，さらに好ましくは０．２％以上配合した調味料が本発明の効果に優れていることが理解される。」（段落【００３８】）
(コ)「［試験例５］実施例１及び実施例２で得られた各調味料３０ｇを食パンに塗り，オーブントースターで３分間あるいは５分間焼成し，焼成後の調味料の熱安定性及び食感を評価した。なお，表中の記号は試験例１と同じである。」（段落【００３９】）
「【表５】
」（（段落【００４０】））
「表５より，５％水溶液の粘度が１００ｍＰａ・ｓ以下であるコハク酸化澱粉を配合した実施例１のほうが本発明の効果により優れていることが理解される。」（段落【００４１】）
(サ)「【発明の効果】以上述べたように，本発明の酸性水中油型乳化調味料は，ホスホリパーゼＡ処理卵黄とオクテニルコハク酸化澱粉を含有していることから，オーブン，フライ，電子レンジ等において他の食品と共に強力な加熱処理を施しても，油相分離を生じ難く，しかも滑らかな食感を保持することができる。」（段落【００４２】）イ(ア)本件明細書の上記ア(オ)ないし(キ)の記載によれば，①各調味料を食パンに塗り，オーブントースターで３分間焼成した実験において，ホスホリパーゼＡ処理卵黄とオクテニルコハク酸化澱粉を併用した本件明細書の実施例１（ホスホリパーゼＡ処理卵黄３．０％，オクテニルコハク酸化澱粉０．５％）は，油相分離がなく，滑らかな食感であったのに対し，ホスホリパーゼＡ処理卵黄又はオクテニルコハク酸化澱粉の一方のみを含有する比較例１（ホスホリパーゼＡ処理卵黄０％，オクテニルコハク酸化澱粉０．５％）及び比較例２（ホスホリパーゼＡ処理卵黄３．０％，オクテニルコハク酸化澱粉０％）は，油相分離が観察され，滑らかさに劣るものであったこと，②各調味料をハンバーグベースの内腔部に充填したハンバーグ成形物を製し，バッターを付けた後，パン粉を付けてフライ用のメンチカツを得て，これを１８０℃の油温のサラダ油でフライした実験において，ホスホリパーゼＡ処理卵黄とオクテニルコハク酸化澱粉を併用した本件明細書の実施例３（ホスホリパーゼＡ処理卵黄５．０％，オクテニルコハク酸化澱粉１．０％）は，油相分離がなく，滑らかな食感であったのに対し，ホスホリパーゼＡ処理卵黄又はオクテニルコハク酸化澱粉の一方のみを含有する比較例３（ホスホリパーゼＡ処理卵黄０％，オクテニルコハク酸化澱粉１．０％）及び比較例４（ホスホリパーゼＡ処理卵黄５．０％，オクテニルコハク酸化澱粉０％）は，油相分離が観察され，滑らかさに劣るものであったことが，認められる。(イ)甲５によれば，各調味料をアルミ箔を敷いた濾紙に載置し，電気オーブンを用いて２００℃に設定し３分間焼成した実験において，本件明細書の実施例３に準じて調製された調味料は，油脂が濾紙にわずかに滲みていたが，保形成は略保たれていたのに対し，本件明細書の比較例３，４に準じて調製された各調味料は，明らかに油相分離が生じて，油脂が濾紙の広い範囲に滲みており，保形成も崩れていたとの実験結果が得られたことが認められる。
なお，被告は，甲５の実験結果について，本件明細書の記載とは異なるものとなっており，信憑性に疑問がある旨主張するが，甲５では，本件明細書の実施例３の効果を確認する趣旨で，本件明細書の試験例２とは異なる手法で実験を行ったものであるから，実験結果に多少の差異があるとしても，直ちに不自然であるということはできない。。(ウ)甲９によれば，甲５の実験と同様の実験において，オクテニルコハク酸化澱粉を５．０％に増加したほかは本件明細書の比較例３に準じて調製された調味料，及び，ホスホリパーゼＡ処理卵黄の含有量を１０．０％に増加したほかは本件明細書の比較例４に準じて調製された調味料は，いずれも明らかに油相分離が生じて，油脂が濾紙の広い範囲に滲みており，保形成も崩れていたとの実験結果が得られたことが認められる。(エ)甲２３によれば，甲５の実験と同様の実験において，刊行物１の実施例３に準じて調製された調味料は，明らかに油相分離が生じて，油脂が濾紙の広い範囲に滲みていたとの実験結果が得られたことが認められる。


(オ)上記(ア)，(イ)及び(エ)に照らせば，本件発明１は，ホスホリパーゼＡ処理卵黄とオクテニルコハク酸化澱粉を併用することにより，ホスホリパーゼＡ処理卵黄又はオクテニルコハク酸化澱粉の一方を用いる場合と比較して，焼成あるいはフライという加熱処理を施した場合に，油相分離を生じ難いという効果を奏するものであることが認められ，上記(ウ)によれば，ホスホリパーゼＡ処理卵黄又はオクテニルコハク酸化澱粉の一方しか用いない場合には，その配合量を増加させても，焼成した場合に，油相分離が生じ，保形成も崩れることが推認されるから，本件発明１の上記効果は，ホスホリパーゼＡ処理卵黄とオクテニルコハク酸化澱粉を併用することによる相乗効果であると認めるのが相当である。ウ(ア)被告は，実施例１と比較例１，２，実施例３と比較例３，４では，いずれも実施例の方が，比較例より，耐熱性を付与する乳化剤の配合量が多いから，効果が優れているのは当然であり，比較実験としての前提を欠くものである旨主張する。
しかし，ホスホリパーゼＡ処理卵黄とオクテニルコハク酸化澱粉の配合量の合計は，実施例１の３．５％に対し比較例２が３％，実施例３の６％に対し比較例４が５％と，必ずしも大きな差があるわけではないから，両者の実験結果の相違について，耐熱性を付与する乳化剤の配合量の違いから当然のものであると直ちに認めることはできないし，前記イ(オ)のとおり，甲９に示される実験結果から，ホスホリパーゼＡ処理卵黄又はオクテニルコハク酸化澱粉の一方しか用いない場合には，その配合量を増加させても，焼成した場合に，油相分離が生じ，保形成も崩れることが推認されるから，被告の上記主張は採用の限りでない。(イ)被告は，本件発明１は，ホスホリパーゼＡ処理卵黄及びオクテニルコハク酸化澱粉の含有率を限定するものではなく，本件明細書の表３ないし５によれば，これには効果が劣るものが含まれる旨主張する。確かに，本件明細書の前記ア(エ)，(ク)，(ケ)の記載によれば，ホスホリパーゼＡ処理卵黄の含有量が１％より少ないと，オクテニルコハク酸化澱粉と併用したとしても強力な加熱処理による油相分離を十分に抑制することができず，また滑らかな食感が得られず好ましくないものであり，ホスホリパーゼＡ処理卵黄の含有量が１５％より多いと，油相分離を抑制する効果は変わらないが，食感が重くなり好ましくないこと，オクテニルコハク酸化澱粉の含有量が０．１％より少ないと，ホスホリパーゼＡ処理卵黄と併用したとしても強力な加熱処理による油相分離を十分に抑制することができず，滑らかな食感も得られないが，オクテニルコハク酸化澱粉の含有量が５％より多いと，油相分離を抑制する効果は変わらないが，糊っぽい食味となり好ましくないことが，認められる。しかし，耐熱性を付与する乳化剤であるホスホリパーゼＡ処理卵黄又はオクテニルコハク酸化澱粉の配合量が少なければ，油相分離を抑制する効果において劣ることは自明であるから，表３，４に示される実験結果を含む本件明細書の上記記載が，直ちにホスホリパーゼＡ処理卵黄とオクテニルコハク酸化澱粉を併用することによる相乗効果を否定するものということはできない。被告の主張は採用の限りでない。(ウ)被告は，甲５，９は，特定の加熱条件下での一実施例の効果を示すものにすぎないから，本件発明１の全範囲について所期の効果があるということはできない旨主張する。
しかし，甲５は，本件明細書の実施例３の効果を確認する趣旨で，本件明細書の試験例２とは異なる手法で実験を行ったものであり，本件明細書の記載から把握することができる本件発明１の効果について，これを裏付けるものということができ，また，甲９は，本件発明１と比較されるべき従来技術，すなわちホスホリパーゼＡ処理卵黄又はオクテニルコハク酸化澱粉の一方しか用いない場合について，その配合量を増加させても，焼成した場合に，油相分離が生じ，保形成も崩れることを示すものということができる。そして，本件においては，前記イ(ア)ないし(オ)で検討したとおり，本件明細書の記載と，上記甲５，９のほか，甲２３に示される各実験結果を総合考慮した上で，本件発明１に前記の効果があることが認められるものであって，甲５，９のみに依拠するものではないから，被告の上記主張は失当である。
(エ)被告は，本件発明１において，油脂含量は１０％以上とされ，上限は限定されていないところ，ホスホリパーゼＡ処理卵黄とオクテニルコハク酸化澱粉を併用しても，油脂含量が多く８０％に近いものは焼成あるいはフライ処理加熱条件下で，脱水により油脂含有量が８０％以上となり，耐熱性が悪化するものと考えられるから，甲１０の実験は，本件発明１の全範囲において，所期の効果があるということはできないことを証するものである旨主張する。
確かに，本件発明１において，油脂含量は１０％以上とされ，上限は限定されていないところ，甲１０の実験結果によれば，油脂含量が８０％を超えるとホスホリパーゼＡ処理卵黄とオクテニルコハク酸化澱粉を併用しても乳化できないものであり，油脂含量が多く８０％に近いものは焼成あるいはフライ処理加熱条件下で，脱水により油脂含有量が８０％以上となり，耐熱性が悪化することがうかがわれる。しかし，このことが，特許法３６条４項又は６項との関係で問題になりうるか否かはともかく，直ちにホスホリパーゼＡ処理卵黄とオクテニルコハク酸化澱粉を併用することによる相乗効果があることを否定するものということはできない。
エ刊行物１には，ホスホリパーゼＡ処理卵黄を含有するドレッシングを殺菌等の加熱処理を施すサラダ等に使用すること，ドレッシングを７０～９０℃で４０分間加熱しても油相分離がみられなかったことが記載されている。しかしながら，刊行物１には，ホスホリパーゼＡ処理卵黄とオクテニルコハク酸化澱粉を併用することによる相乗効果はもとより，両者を併用することについて示唆する記載は認められない。
一方，刊行物２には，オクテニルコハク酸化澱粉である「エマルスター＃３０」を含有する乳化液が，１２０℃で３０分間レトルト処理した後に２％程度の油相分離しかみられなかったこと（甲４の２の図８），オクテニルコハク酸化澱粉である「エマルスター＃３０」がレトルト耐性に優れた乳化剤であること，マヨネーズ状のドレッシング等の酸性水中油型調味料に用いることが示されている。しかしながら，刊行物２には，ホスホリパーゼＡ処理卵黄とオクテニルコハク酸化澱粉を併用することによる相乗効果はもとより，両者を併用することについて示唆する記載は認められない。


平成１２年（ワ）第５２３８号　損害賠償請求事件
口頭弁論終結の日　平成１５年１１月２６日
判　　　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　株式会社ビーエムジー
訴訟代理人弁護士　　　竹　　　内　　　隆　　　夫
同　　　　　　　　　　清　　　水　　　聖　　　子
訴訟復代理人弁護士　　細　　　見　　　孝　　　次
被　　　　　　告　　　タキロン株式会社
訴訟代理人弁護士　　　芹　　　田　　　幸　　　子
同　　　　　　　　　　小　　　野　　　昌　　　延
主　　　　　　　　　文
１　被告は、原告に対し、１３１２万１２２１円及びこれに対する平成１２年５月３０日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。２　原告のその余の請求を棄却する。
３　訴訟費用はこれを８分し、その１を被告の、その余を原告の各負担とする。
４　この判決は、第１項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
第１　請求
被告は、原告に対し、１億円及びこれに対する平成１２年５月３０日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
本件は、「生体内分解吸収性外科用材料及びその製造法」に関する発明について被告と共同で特許出願して特許登録を得た原告が、原被告間には、原告が上記発明を実施しない代わりに、被告が当該発明を実施した際には、別途協議して定める対価を原告に支払う旨の合意があり、被告が当該発明を実施しているにもかかわらず、その対価を支払わないと主張して、債務不履行に基づき、その対価相当額の損害賠償を請求した事案である。
１　前提となる事実（特に明示した部分以外は当事者間に争いがない。）(1)　原告は、高分子製造技術の開発及び販売、医療用具及び医薬品の製造販売等を目的として昭和５８年に設立された株式会社である。原告の商号は、設立時は株式会社バイオマテリアルユニバースであったが、平成７年１２月１日に現商号に変更された。
原告の設立時の代表者はＡであり、同人は、京都大学医用高分子研究センターで研究活動をしていた工学博士であるが、同人が同大学助教授に就任するに当たって、平成９年１０月に原告の代表取締役を辞任した。現在の原告の代表取締役は、Ａの妻である（証人Ａの証言、甲第２８、第２９号証、弁論の全趣旨）。被告は、合成樹脂及び同製品並びに合成樹脂被覆金属製品の製造、医薬品、医薬部外品、医療用具、動物用医療薬品及び動物用医療部外品の製造及び販売等を目的とする株式会社である。
(2)　原告と被告は、昭和６２年１２月２８日、発明の名称「生体内分解吸収性外科用材料及びその製造法」なる発明（願書に記載された発明者はＢ、Ｃ、Ａ、Ｄ及びＥの５名。以下「本件原発明」という。）について、共同で特許出願した（出願番号特願昭６２－３３３３３３号。以下「本件出願」という。）。本件出願は、出願公開（特開平１－１９８５５３号。甲第２号証）後、「生体内分解吸収性の外科用材料」の発明と、「生体内分解吸収性の外科用材料の製造法」の発明に分割された（後者につき、出願番号特願平７－２６８９９８号。以下「本件分割出願」という。その特許請求の範囲は別紙公開特許公報の該当欄記載のとおり。）。
前者の発明（以下「本件発明」という。）については、平成８年１２月５日に特許権設定登録がされた（特許番号第２５８７６６４号。以下「本件特許権」という。その特許請求の範囲は別紙特許公報の該当欄記載のとおり。）。(3)　本件発明の構成要件は、次のとおり分説できる。
Ａ　粘度平均分子量が３０万～６０万の
Ｂ　ポリ乳酸又は乳酸－グリコール酸共重合体のみからなる生体内分解吸収
性材料の
Ｃ　溶融成形され延伸された成形物であって
Ｄ　その圧縮曲げ強度が１．６×１０３ｋｇ／ｃｍ２以上、圧縮曲げ弾性率が５．０×１０２ｋｇ／ｍｍ２以上、溶融成形後の粘度平均分子量が２０万以上である
ことを特徴とする
Ｅ　強靱で耐加水分解性に優れた外科用材料。
(4)　原告と被告は、昭和６３年１月１０日ころ、本件原発明に関し、「特許共同出願契約書」（甲第５号証）を作成して、特許共同出願契約（以下「本件契約」という。）を締結した。その第１条及び第２条の規定は、以下のとおりである（なお、条項中、「甲」は被告を、「乙」は原告を、「本発明」は本件原発明を、それぞれ指す。）。


第１条　本発明の特許出願の手続，登録までの諸手続及び登録された場合の権利の維持保全に関する手続は、甲が行い、乙はこれに協力する。２　前項の手続に要する費用は原則として甲が負担する。第２条　乙は、本発明を実施しないものとする。甲が本発明を実施するときは、甲は乙に、別途協議して定める対価を支払うものとする。(5)　被告は、平成６年７月以降、整形外科用吸収性骨片接合材「フィクソーブ」を、平成９年７月以降、口腔外科用吸収性骨片接合材「フィクソーブＭＸ」を製造販売している（以下、これらを合わせて「被告製品」という。）。被告製品のうち、少なくとも、平成９年７月まで販売されていたフィクソーブ及び平成１１年９月まで販売されていたフィクソーブＭＸ（以下、これらを合わせて「被告旧製品」という。）は、いずれも本件発明を実施したものであった（その後、その実施が終了しているか否かについては、後記のとおり争いがある。）。
(6)　原告は、被告に対し、本件契約第２条に基づく対価を定めるための協議を申し入れたが、協議が調わなかったため、工業所有権仲裁センターの調停での話合いがなされたが、成立には至らなかった。
２　争点
(1)　被告による本件発明の実施は終了しているか否か。
(2)　被告が原告に支払うべき「対価」の算定
第３　争点に関する当事者の主張
１　争点(1)（被告による本件発明の実施は終了しているか否か）について
〔被告の主張〕
(1)　被告は、フィクソーブについては平成８年１０月以降、フィクソーブＭＸについては平成１１年１月以降、その製法を変更した（被告が主張する製法変更後の被告製品を、以下「被告新製品」という。）。そして、フィクソーブについては平成９年８月以降、フィクソーブＭＸについては平成１１年１０月以降、被告新製品のみを販売している。
被告新製品の製法は、被告が有する特許番号第３２１５０４６号の特許権（その特許公報が乙第６８号証。以下「被告特許権」という。）に係る発明（以下「被告発明」という。）を実施したものである。その結果、被告新製品の構成は、以下のとおりのものとなっている。
ａ　粘度平均分子量が３０万～６０万の
ｂ　ポリ乳酸のみからなる生体内分解吸収性材料の
ｃ　重合体の一部が結晶化し押し込み加圧（鍛造）により得られた配向成形
体であることを特徴とする重合体の成形体であり
ｄ　曲げ強度が２００～２６０ＭＰａ、曲げ弾性率が６～９ＧＰａであるこ
とを特徴とする
ｅ　高曲げ強度・高密度の骨接合材
(2)　上記被告新製品の構成は、本件発明の構成要件Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｅを充足するが、構成要件Ｃを充足しない。
すなわち、構成要件Ｃは、長軸（一軸）方向への引張延伸のみを意味するところ、被告新製品の構成ｃは、有底の型の中に間欠的にたたき込み加圧して押し込む「鍛造」の方法によるものであるから、配向も多軸となり、その構成は全く異なるものである。
(3)　原告は、被告新製品の構成は本件発明と均等である旨主張するが、次のとおり、均等の要件を欠く。
ア　まず、本件発明の実施品のような一軸延伸をした骨接合材では、分子が長軸方向にのみ配向しているので、この長軸方向に対して直角の方向である横方向との分子配向の異方性が大きい。そのため、横方向への引裂強度や横方向からの剪断強度が弱く、長軸の廻りの捩り強度も弱い。これに対し、被告新製品は、本件発明の実施品と異なり、強度的に異方性が少なく、しかも一軸配向の材料よりも大きな強度を有しており、このため、本件発明の実施品と異なり、生体内で種々の力が作用しても容易に破損することがなく、骨の融合に必要な期間、必要な強度を維持することができるものである。このように、本件発明の実施品とは作用効果上顕著な差異がある。
イ　しかも、本件発明は、構成要件Ｃの部分に進歩性が認められて特許登録がされたものであるから、当該部分は発明の本質的部分というべきものである。ところが、構成ｃは、上記のとおり構成要件Ｃと技術的発想を全く異にするものであるから、本質的部分を異にするものである。
ウ　さらに、Ａは、他の５名と共同で発明を行い、これは本件出願の約４年後である平成３年１２月２５日に特許出願されているが（特許権者はグンゼ株式会社〔以下「グンゼ」という。〕及び工業技術院長）、その明細書には、「従来技術には生分解性ポリマーの生成物に静水圧押出法を適用した報告はなされておらず、勿論これにより得られる成形物の特性もまた生体内における強度保持性も報告されていない」と記されている。しかるに、本件訴訟において、製法変更後の被告新製品を静水圧押出と均等であると主張するのは、禁反言の原則に反する。(4)　以上のとおり、被告新製品は本件発明の実施品ではなく、被告が本件発明の実施品である被告旧製品を販売していたのは、フィクソーブについては平成９年７月まで、フィクソーブＭＸについては平成１１年９月までであり、被告による本件発明の実施は同時点で終了した。
〔原告の主張〕
(1)　被告新製品の構成は、本件発明の構成要件Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｅを充足するだけではなく、構成要件Ｃも充足する。
すなわち、構成要件Ｃの「延伸」とは、配向技術一般を表わす用語であり、被告が「鍛造」と名付ける押出法の一種の技術もこれに含まれる。したがって、被告新製品の構成ｃが構成要件Ｃを充足することは明らかである。
(2)　仮に、構成要件Ｃの「延伸」を狭い意味に解し、「鍛造」がこれに含まれないとしても、均等論によれば、被告新製品も、本件発明の実施品であるということができる。


すなわち、いわゆる均等の五要件に即していえば、①　本件発明は、外科用材料という物に関する発明であるところ、「延伸」と「鍛造」との違いは、製造方法に関する違いであり、これによって、物性に当然に差異が生ずるものではない。しかも、製造方法としての「延伸」と「鍛造」は、いずれも一定の高分子材料の分子を配向させるための加工法を施すという点で共通であり、本質的な技術思想を共通にするものであって、この相違は本質的な部分の相違ではない。②　「延伸」によっても、「鍛造」によっても、一定の曲げ強度、曲げ弾性率のある外科材料を製造することができ、物として同一の作用効果を奏している。③　「延伸」を狭義の「引張延伸」のみを指すものと理解し、「鍛造」がこれに含まれないものとして理解するとき、高分子材料を扱う当業者としては、高分子の配向技術の中に種々に分類される技術があることは周知であるから、「延伸」で製造するものを「鍛造」で製造すれば、同じような効果を奏することができることは、当業者にとって容易に想到できる。④　被告新製品が、本件出願時の公知技術でないこと、当業者が容易に推考できたものでないことは明らかである。⑤　本件出願の経過において、「鍛造」による製品を除外していないことも明らかである。以上のとおり、被告新製品も、均等の五要件をすべて充足するものであるから、これは本件発明の実施品であるというべきである。被告は、本件特許の実施品と被告新製品では、作用効果上顕著な差があると主張するが、その立証はされていない。
(3)　なお、被告は、被告新製品について、その分子配向から「鍛造」によって製造されたものである旨主張するが、分子配向は、「引張延伸」か「鍛造」かという製造法によってだけではなく、具体的な加圧方法や熱処理その他の製造条件によっても変化するものであるから、当該被告主張についての立証はされていない。(4)　したがって、被告新製品である「フィクソーブ」及び「フィクソーブＭＸ」は、本件発明の実施品というべきものであるから、被告による本件発明の実施は終了していない。
２　争点(2)（被告が原告に支払うべき「対価」の算定）について
〔原告の主張〕
(1)　本件契約に基づき被告が原告に支払うべき対価は、被告が本件発明を独占的に実施することの対価であるから、本件発明の実施料相当額である。本件発明は、医療分野に属するものであるから、その実施料率は、売上高の８パーセントとするのが相当である。
また、本件発明の持分については、その割合について原被告間に特段の合意が存在しないから、それぞれ２分の１ずつである。
したがって、被告が原告に対して支払うべき対価は、以下の計算式で算出される。
対価＝被告製品の売上高×０．０８×０．５
しかして、平成６年７月から平成１２年３月までの被告製品であるフィクソーブ及びフィクソーブＭＸの売上高は、６７億３４５０万６０００円を下らない。
したがって、被告が原告に支払うべき対価は、２億６９３８万０２４０円を下らない。
本件では、このうち１億円を請求する。
(2)　なお、被告の主張(2)イに対して反論すると、本件発明の研究過程において、中心的な役割を果たしたのはＡであった。
また、被告の主張(2)ウに対して反論すると、グンゼの特許出願が先願としてあったことは以前から明らかなことであった。加えて、Ａらとグンゼとの間の共同研究が先行していたからこそ、Ａらと被告との共同研究は短期間のうちに成果を挙げ、本件出願に至ることができたものであるから、論難されるいわれはない。その後のグンゼとの共同研究と特許出願についても、これによって被告の本件特許権に基づく権利が侵害されたわけでもなく、信義則に反するものでもない。
〔被告の主張〕
(1)　原被告が本件契約第２条において対価に関する取決めをした趣旨は、原告が本件発明を実施しないことを約し、一方で被告が、共同発明者であるＡの本件発明に対する寄与に応じて不実施契約料及び不実施補償料を支払うことにあり、そこでいう対価は、出願のお礼程度の金員を出るものではない。本件原発明に至る共同研究における原告（Ａ）の貢献度や共同研究の期間を考慮すると、上記対価の額は、年間２００万円の３年分で、６００万円が相当である。
(2)　仮に、原告が主張するように、対価を実施料を基準として算出するとしても、以下のとおりの減額要素として勘案すべき事情があるから、その割合は売上高の１パーセントを超えるものではない。
ア　民法２５０条は、共有持分について均等と推定する規定であるところ、本件発明については、本件契約によって別段の定めがされているから、上記推定が覆されている。
イ　本件発明の研究過程において、その発明への寄与度は、大きいものから、被告、Ｃ（京都大学医用高分子研究センター教授）、Ａの順であった。Ａの寄与は、本件発明に向けての研究のうち、ごく一部分であるところの原材料の供給についてのみであった。
また、特許出願の手続や費用はすべて被告が負担し、製品として製造販売するための厚生大臣の承認を得るに至るまでの手続や費用もすべて被告が負担した。
本件特許権の共有者の持分については、上記過程における各共有者の寄与度の割合に応じてその持分を定めるとの黙示の合意があった。ウ　原告が主張するように、本件契約に基づき被告が原告に支払うべき対価が、被告が本件発明を独占的に実施することの対価であるとするならば、被告は、そのような対価を支払う必要はない。
なぜならば、被告は、元々本件特許権の共有者として、原告に何らの対価を支払うことなく自ら本件発明を実施することができるからである。しかも、Ｃ、Ａとグンゼとの共同研究に基づき、グンゼから、被告商品の競合品としてネオフィックスが製造販売されているため、被告は、原告の不実施により本件発明を独占的に実施することによる利益を実質的に失っているからである。


さらに、本件特許自体が、先願のグンゼの「骨接合ピン」の発明に関する特許（特許番号第１９５６７９４号。その特許公報は乙第１７号証。以下、この発明を「グンゼ特許発明」という。）と利用関係になるおそれがあったため、被告は平成８年５月１日にグンゼとの間でグンゼ特許発明の通常実施権設定契約を締結し、平成９年３月１０日にグンゼ特許発明について通常実施権の許諾を受けるに至ったという経緯があるところ、グンゼ特許発明の発明者７名には、Ｃ、Ａが含まれている。加えて、Ａは、その後も、グンゼとの共同研究を続け、同分野での特許出願に至っている。このような背信的行為を行ったＡから特許を受ける権利を承継した原告が、被告に対して本件発明を独占的に実施することの対価として、実施料相当額の２分の１を原告に請求することは許されない。
(3)　また、被告は本件特許権の共有特許権者であるから、被告による本件発明の実施は、特許権の侵害ではない。したがって、その実施料の算定に当たっては、特許庁作成の国有特許権実施契約書及び実施料算定方法（昭和４７年２月９日付け特総第８８号特許庁長官通牒）によるのが相当である。これによれば、実施料の率は基準率に利用率、増減率及び開拓率を乗じて算出することとされている。
そして、本件発明の実施においては、基準率は３パーセント、利用率は１００パーセント、増減率は上記(2)ウ記載のとおりの事情があることから５０パーセント、開拓率は上記(2)イ記載のとおりの事情があることから５０パーセントがそれぞれ相当である。
これによれば、本件発明における実施料率は、０．７５パーセントとなる。
(4)　なお、本件発明の実施品である被告製品（その販売時期は、上記１の被告の主張のとおり、フィクソーブについては平成９年７月まで、フィクソーブＭＸについては平成１１年９月までである。）の販売額は、フィクソーブについては５億６２７０万６４３９円、フィクソーブＭＸについては２億３４０３万１２５０円である。
第４　当裁判所の判断
１　争点(1)（本件発明の実施は終了しているか否か）について(1)　本件発明における「延伸」の意義について検討する。ア　本件発明の特許請求の範囲には、「延伸」の意義については明確に記載されていない。これは、本件分割出願の明細書の特許請求の範囲の記載も同様である。
イ　そこで、本件特許権に係る明細書の発明の詳細な説明をみるに、これには次のような記載があることが認められる（甲第４号証）。なお、本件分割出願の明細書の発明の詳細な説明にも、同様の記載がある（甲第３号証）。(ア)　発明の属する技術分野、発明が解決しようとする課題の項本発明は、ポリ乳酸又は乳酸－グリコール酸共重合体の生体内分解吸収性材料からなる、強靱で耐加水分解性に優れた新規な延伸成形物の外科用材料、特に骨接合材に関する。本発明は、従来公知のポリ乳酸系骨接合材の圧縮曲げ強度と圧縮曲げ弾性率等の機械的特性と耐加水分解性を大きく上回る、高い圧縮曲げ強度並びに圧縮曲げ弾性率を有しており且つ耐加水分解性に優れたポリ乳酸系の生体内分解吸収性の延伸成形物の外科用材料を提供することを目的とする。（１欄１１行ないし１４行、３欄４６行ないし４段１行）
(イ)　課題を解決するための手段の項


「本発明の外科用材料は、上記特定範囲内の粘度平均分子量を有するポリ乳酸系ポリマーを出発原料とし、これをロッド又は帯状（プレート状）など所定の形状に溶融成形、例えば押出成形、プレス成形した後、更に長軸方向に一軸に延伸することによって得られる。」「溶融成形によって得られた成形物は、粘度平均分子量が２０万以上に保たれているので、かなりの圧縮曲げ強度、圧縮曲げ弾性率を有するが、まだ目的とする（骨に匹敵する）値には及ばない。そこで、本発明は、上記溶融成形物をさらに流動パラフィン、油等の熱媒体中で長軸方向（押出方向）に一軸延伸することにより、ポリマー分子を配向させて圧縮曲げ強度、圧縮曲げ弾性率を向上させている。」「また、延伸倍率は２倍又はそれ以上とするのが望ましい。２倍より小さい延伸倍率では分子配向が不十分となり、満足に圧縮曲げ強度、圧縮曲げ弾性率を向上させることが困難となるからである。」「本発明の新規な外科用材料では、……溶融成形後の粘度平均分子量を２０万以上としたポリ乳酸系材料をガラス転移点付近（６０℃）～融点付近（１８０℃）の温度、好ましくはそのガラス転移点に近い温度（１００℃程度）で一軸延伸することにより、初めて高強度で耐加水分解性に優れた外科用材料を提供できる点に技術的意義を有する。」「本発明の新規な外科用材料では、溶融成形時の分子量低下を昀小限に抑えて溶融成形後の粘度平均分子量を２０万以上に保ち、更に延伸によって分子配向及び結晶配向を与えているため、その圧縮曲げ強度が１．６×１０３ｋｇ／ｃｍ２以上、圧縮曲げ弾性率が５．０×１０２ｋｇ／ｍｍ２以上と、従来のポリ乳酸系外科用材料では到達できなかった高い圧縮曲げ強度、高い圧縮曲げ弾性率を示し、また、耐加水分解性も向上（する）……効果がある。」（５欄４行ないし８行、３７行ないし４４行、６欄４行ないし７行、１２行ないし２２行、３８行ないし４８行）ウ　以上のような明細書の記載によれば、本件発明における「延伸」とは、分子配向及び結晶配向を与えるために長軸方向に一軸延伸することを意味するものであると解される。そして、本件発明の中心課題は、ポリ乳酸系の生体内分解吸収性の延伸成形物の外科用材料において、高い圧縮曲げ強度並びに圧縮曲げ弾性率を有しており、かつ耐加水分解性に優れたものを提供することであり、この課題を、ポリ乳酸系材料の溶融成形後の粘度平均分子量を２０万以上に保ち、これを長軸方向に一軸延伸することによって解決したことが本件発明の特徴、すなわち本件発明特有の課題解決手段を基礎付ける点であると解される。エ　この点につき、原告は、本件発明における「延伸」とは、配向技術一般を表わす用語であると主張し、これに沿う証拠として甲第４１ないし第４７号証（それぞれ枝番号を含む。）がある。しかしながら、上記証拠は、本件発明の明細書の記載と関係なく一般論を述べるにすぎず、一般論としては、「延伸」が配向技術一般を表わすことがあるとしても、本件発明の明細書においては、上記のとおり、「延伸」とはもっぱら長軸方向への一軸延伸を表わす語として用いられているのであるから、本件発明における「延伸」の意義としても、長軸方向への一軸延伸のみを意味するものと解するほかない。原告の当該主張は、本件発明の明細書の記載に基づかない主張であって、採用することができない。(2)　(1)の検討を前提として、被告が被告新製品の製法として主張する製造方法による製品が、本件発明の技術的範囲に属するか検討する。被告は、この点につき、被告新製品は被告発明の実施品であり、その「押し込み加圧（鍛造）により得られた配向成形体であること」との構成が、本件発明の「延伸された成形物」との構成を満たさないと主張するので、以下、被告発明における「押し込み加圧（鍛造）により得られた配向成形体であること」の意義について検討する。
ア　乙第６８号証によれば、被告発明の特許請求の範囲には、請求項１として、「生体内分解吸収性である結晶性の熱可塑性高分子材料からなる成形体であって、その分子鎖あるいは結晶が一軸配向せずに成形体の力学的な芯となる軸及び／又は該軸の連続した面に向かって傾斜した複数の基準軸に沿って平行に配向していることを特徴とする、高曲げ強度・高密度の骨接合材。」との記載があり、請求項３として、「生体内分解吸収性である結晶性の熱可塑性高分子材料からなる成形体であって、その分子鎖あるいは結晶が一軸配向せずに本質的に複数の基準軸に平行に配向し、且つ成形体の密度が１．２５～１．２７ｇ／ｃｍ３であることを特徴とする、高曲げ強度・高密度の骨接合材。」との記載があり、請求項１０として、「上記成形体が下端が閉鎖された型への押し込み加圧配向によって得られた配向成形体であることを特徴とする、請求項１～９のいずれかに記載の高曲げ強度・高密度の骨接合材。」との記載があることが認められる（なお、請求項２、４ないし８は、いずれも請求項１又は３をその一部とするものである。）。イ　また、被告特許権に係る明細書の発明の詳細な説明をみるに、これには次のような記載があることが認められる（乙第６８号証）。(ア)　発明の属する技術分野、従来の技術、発明が解決しようとする課題
の項


本発明は、特に押し込め加圧配向により得られた高曲げ強度、高密度、高曲げ弾性率、捩り強度、高表面硬度である、物理的強度の優れた生体内分解吸収性の骨接合材に関する。骨接合材として使用するポリ乳酸又は乳酸－グリコール酸共重合体の強度を上げるために、ハイドロキシアパタイトの少量を含むポリ乳酸等の生体内分解吸収性の高分子材料を成形し、次いで長軸方向に加熱化に延伸する骨接合ピンの製造方法（特開昭６３－６８１５５号公報）が提案された。また、溶融成形後の粘度平均分子量が２０万以上のポリ乳酸又は乳酸－グリコール酸共重合体の成形体を延伸した高強度骨接合材（特開平１－１９８５５３号公報〔本件原発明の公開特許公報〕）が提案された。これらの方法によって得られるピン又は骨接合材は、本質的に高分子材料の結晶軸（分子鎖軸）が基準軸である長軸方向に平行に一軸配向しているため、曲げ強度や長軸方向の引張強度は向上する。特に、後者の骨接合材のように溶融成形後のポリ乳酸等の粘度平均分子量が２０万以上であると、強度が更に向上する。けれども、長軸方向にのみ延伸した骨接合材では、分子が分子鎖軸である長軸方向［延伸軸である機械方向］にのみ配向しているので、この長軸方向に対して直角の方向である横方向との分子配向の異方性が大きい。そのために、長軸方向からの引裂強度や横方向からの剪断強度が弱く、長軸の廻りの捩り強度も弱い。本発明の目的は、強度的に異方性が少なく、しかも長軸（一軸）延伸によって得られた一軸配向の材料よりも大きな強度を有し、その結晶が本質的に複数の基準軸に平行に配向された生体内分解吸収性の骨接合材を提供することにある。（段落【０００１】、【０００４】ないし【０００８】）
(イ)　課題を解決するための手段の項
「本発明の骨接合材は、基本的に１）生体内分解吸収性である結晶性の熱可塑性高分子材料（以下、単に高分子材料と略称する）からなる成形体であって、２）その成形体を構成する分子鎖あるいは結晶が一軸配向せずに本質的に複数の基準軸に平行に配向している点に特徴を有する。この場合、基準軸が多くなるほど成形体の強度的な異方性が少なくなり、破壊が生じ難くなる。特に、下記の押し込み圧縮配向により得られた骨接合材では、成形体の力学的な芯となる軸及び／又は該軸の連続した面に向かって傾斜した基準軸に沿って配向している点に特徴を有する。」「押し込み加圧配向（例えば押し込み圧縮配向又は押し込み鍛造配向）によって得られた配向成形体について；本発明における骨接合材は押し込み加圧配向によって得られた質的に緻密な配向成形体である。この場合に、分子結晶配向による結晶形態の異方性の低下に加え、成形体が加圧方向に押し込み加圧されて質的に緻密になるため、曲げ強度、曲げ弾性率、引張強度、引裂強度、捩り強度、表面硬度などの力学的性質が飛躍的に向上する。」「このような成形体は、その結晶の形態が長軸方向に延伸する方式で得られるような分子（結晶）が一軸配向するような配向をせずに、本質的に複数の基準軸に沿った配向をする。そして、得られた骨接合材は、成形体が加圧方向に押し込み加圧されて質的に緻密になるため、表面硬度や曲げ強度、曲げ弾性率、剪断強度、破壊時の引張強度その他の力学的性質が全般的に大きく向上する。この点が従来の延伸による配向によって得た成形体等と比較して優れた特徴である。」「単に押出し、引抜き或いは延伸による成形材料から離れる方向に力を作用させて機械方向に配向させる従来の方法は、横方向（側面）は力学的にフリーであり、側面から力が加わらないので自由幅に変形する。例えば、長軸方向に延伸する過程で側面からは外力がかからず細くなる。そのため一軸（長軸）方向に軸配向した一軸配向の成形体となるのであるが、このとき配向軸方向に成形体が延伸するために質的に希薄になる。このため、多軸に配向した本発明の成形物よりも異方性が大きく、機械的強度もまた総じて小さい。」（段落【００１３】、【００２２】、【００２８】、【００３８】）
ウ　以上のような明細書の特許請求の範囲と発明の詳細な説明の記載によれば、被告発明における「押し込み加圧（鍛造）により得られた配向成形体」とは、長軸方向への一軸延伸によって得られる配向成形体は、一軸配向しているためにこの長軸方向に対して直角の方向である横方向との分子配向の異方性が大きく、そのために、長軸方向からの引裂強度や横方向からの剪断強度が弱く、長軸の廻りの捩り強度も弱いものであるところ、その課題を解消するため、下端が閉鎖された型への押し込み加圧配向を行い、これによって分子（結晶）が一軸配向するような配向をせずに、本質的に複数の基準軸に沿った配向が得られ、かつ、成形体が質的に緻密になるため、より高い曲げ強度、曲げ弾性率、引張強度、引裂強度、捩り強度、表面硬度などが得られる成形体をいうものと解される。してみれば、被告発明における「押し込み加圧（鍛造）により得られた配向成形体」は、長軸方向に一軸延伸することによって得られる、本件発明の「延伸された成形物」とは異なる構成であることが明らかである。(3)　原告は、被告新製品の製法である「鍛造」が本件発明の「延伸」に含まれないとしても、均等論によれば、被告新製品も、本件発明の実施品であるということができる旨主張する。
一般に、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、①　当該部分が特許発明の本質的部分ではなく、②　当該部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、③　このように置き換えることに、当業者が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、④　対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、⑤　対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である（昀高裁判所第三小法廷平成１０年２月２４日判決・民集５２巻１号１１３頁参照）。


これを本件について検討するに、前記(1)ウのとおり、本件発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的部分は、ポリ乳酸系材料の溶融成形後の粘度平均分子量を２０万以上に保ち、これを長軸方向に一軸延伸することによって、高い圧縮曲げ強度及び圧縮曲げ弾性を実現することにあると解されるから、このうちの配向方法としての長軸方向への一軸延伸も、本件発明の本質的部分であるというべきである。
したがって、被告発明の実施品は、均等成立のための前記要件①を満たさないというべきであり、他の要件について検討するまでもなく、本件発明の構成と均等であるということはできない。
(4)　続いて、被告新製品が、被告主張のとおり、長軸方向への一軸延伸ではなく、鍛造によって製造されたものであるか否かについて検討する。上記(3)で検討したところによれば、長軸方向への一軸延伸によって製造されたものは、分子配向が一軸となり、鍛造によって製造されたものは、分子配向が多軸になるものと考えられる。
この点につき、原告は、具体的製品の分子配向は、その製造法だけではなく、具体的な加圧方法や熱処理その他の製造条件によっても変化すると主張し、これに沿う証拠として、甲第４１号証（東京理科大学理学部応用化学科教授Ｆ作成の意見書）がある。
確かに、甲第４１号証には、延伸された棒状の配向資料の側面から熱風を送り、一方の側面を加熱した資料において、分子の配向性が一種の傾斜構造を有していることが記載されている。
しかしながら、本件発明がその対象とする骨接合材の製造過程において、通常そのような側面からの加熱をするものとは考えがたい。また、本件特許権に係る明細書において、前記(1)イ(イ)のとおり、その製造法として、「溶融成形後の粘度平均分子量を２０万以上としたポリ乳酸系材料をガラス転移点付近（６０℃）～融点付近（１８０℃）の温度、好ましくはそのガラス転移点に近い温度（１００℃程度）で一軸延伸する」と記載され、本件分割出願においても、その明細書における発明の詳細な説明の段落【００１５】に本件特許権に係る明細書の上記記載と同様の記載がある（甲第３号証）ことに照らせば、本件発明においては、ほぼ一定の温度下で長軸方向に一軸延伸することが予定されているものと解される。しかも、甲第４１号証によれば、上記のように延伸された棒状の配向試料の側面から熱風を送り、一方の側面を加熱した試料と、そのような熱処理をしない試料との間で、特段の物性の差はないというのであるから、被告において、その製品の製造に当たって、そのような熱処理をする合理的理由は見当たらない。したがって、被告において、長軸方向への一軸延伸によって製造した被告製品を、更に一方の側面から加熱するような処理をしている蓋然性は極めて低いというべきである。
そして、他に、本件発明を実施して製造した製品において、分子配向が一軸にならず、多軸になる可能性を示した証拠はない。
以上検討したところに照らせば、被告製品のうち、その分子配向が一軸ではなくなっているもの、すなわち多軸となっているものは、本件発明の実施品ではないと認めることができる。
(5)　そこで、具体的に、被告製品の分子配向がある時期以降において一軸ではなく多軸となっているか否か、一軸ではなく多軸となった時期があればその時期はいつであるかについて検討する。
被告製品を検査した結果を記載した証拠としては、甲第３３号証（Ａ作成の「試験報告書」）、第３８号証（Ａ作成の「広角Ｘ線回折像による結晶配向評価」。甲第３９号証は甲第３８号証の検査に用いた検査試料のロット番号等が記載された検査試料の外箱の写しである。）、乙第５３号証（被告メディカル事業部Ｂ外１名作成「ポリ乳酸成形体の製造方法と成形体内部歪の関係」。乙第５１、第５２号証は乙第５３号証中に用いられている写真である。）、第５６、第５７号証（乙第５６号証は上記Ｂ外１名作成「Ｘ線分析結果」。乙第５７号証は乙第５６号証を補足するものである。）、第６７号証（上記Ｂ外１名作成「フィクソーブ－ＭＸの広角Ｘ線回折」）、乙第７２号証（株式会社東レリサーチセンター作成の「結果報告書」）がある。そして、甲第３８号証の記載内容に対する被告役員（本件原発明の発明者の一人）の評価及び反論を記載した書面として乙第５５号証（Ｂ作成「意見書」）が、甲第３８号証及び乙第５６、第５７号証の内容の評価を記載した書面として乙第６２号証（株式会社三井化学分析センター作成の「Ｘ線分析結果の評価書」。乙第６３号証は乙第６２号証の評価対象を特定したものである。）が、乙第７２号証の内容について被告が新たに実施した検査結果による評価を記載した書面として乙第７１号証（上記Ｂ外１名作成「Ｘ線回折試験結果報告書」）がある。
もっとも、これらのうち甲第３３号証は、その検査試料として用いた被告製品のロット番号等が明らかでなく、その製造時期も明らかでないから、被告製品の分子配向がある時期以降において多軸となっているか否かの検討に資するものとはいえない。したがって、これを除いた上記証拠によって検討を進めることとする。
ア　甲第３８号証は、Ａ作成に係る、フィクソーブのＸ線回折の結果を記した書面である。
その内容としては、Ｘ線回折装置ＲＵ－３Ｈを用い、フィクソーブ（スクリュー）の中心部、左側部及び右側部の３点につき、広角Ｘ線回折写真を撮影したところ、その写真からは、いずれも同じ結晶配向性を示しており、それぞれ長軸方向に高度な一軸結晶配向を示していることを読み取ることができ、仮に結晶が一軸配向せずに本質的に複数の基準軸に平行に配向しているならば現れるべき、長軸に対して約４５度傾斜した像は現れていないから、検査試料の分子配向は長軸方向の一軸配向であると結論付けている。


しかしながら、乙第６２号証（三井化学分析センター作成に係るＸ線分析結果の評価書）に記載されているとおり、甲第３８号証の上記Ｘ線回折には、①検査試料が円形ロッド状であることから、Ｘ線の透過行路がフィクソーブの中心部、左側部及び右側部で異なる、②　中心部は直径方向の測定であり、試料の手前と奥側で配向の傾きがあっても相殺されてしまう、③　試料の両端はスクリューの先端であって尖っているから、安定に測定するためには多少中心によった部分での測定が不可避となるが、上記②の理由で実際の配向よりも弱く評価される、④　試料の左側部と右側部の検査位置に関する記載がなく不明確で、精度に問題がある、⑤　ＲＵ－３Ｈというラウエカメラで撮影したラウエ写真での比較であり、数値的な比較がない、といった問題点が存在するところ、甲第３８号証を作成した証人Ａの証言によってもこれらの問題点は解消されず、この他にこれらの点について補充し、あるいは明確化する証拠も主張もないから、甲第３８号証をもって、検査試料の分子配向が一軸配向であると断じることはできない。イ　乙第５３号証は、被告の役員及び従業員の作成に係る、フィクソーブの内部歪の検査結果を記した書面である。
その内容としては、簡易歪検査器を用い、フィクソーブ（ロッド）の中心を通った直径部から切り出し、鏡面研磨処理したフィルムの歪像を撮影したところ、その写真には、ロッドの円周部から中心にかけて傾斜した鱗状の彩色縞模様が一定間隔で現れ、これと対照するために、一軸延伸によって製造された成形体も同様に歪像を撮影したところ、その写真には、長軸方向にすじ状の模様が現れており、このことから検査試料のフィクソーブは一軸延伸ではなく鍛造によって製造されたものと結論付けている。
内部歪は、被告も自認するように、分子配向を示すものではないが、成型方法によって成形体内部の緻密さが変化することは前記(2)イ(イ)の記載からもうかがわれるところであるから、上記検査結果は、その検査試料であるフィクソーブが一軸延伸ではなく鍛造によって製造されたことを示しているといえる。そして、上記乙第５３号証の検査方法や検査結果に対し、その相当性を疑わせる特段の事情も証拠もない。
ウ　乙第５６、第５７号証は、被告の役員及び従業員の作成に係る、フィクソーブのＸ線分析の結果を記した書面である。
その内容としては、湾曲ＩＰＸ線回折装置ＲＩＮＴＲＡＰＩＤを用い、フィクソーブ（ロッド）の中心部、その外側１ミリメートル部分、更にその外側１ミリメートル部分からそれぞれ切り出したフィルムを作成し、それぞれ透過法で測定し、２θ＝１５度のピークをβ－Ｉ変換し、中心部からのβ（面内）方向の傾き角度をプロファイルのピークから算出して２点の中心に対する差の平均を得たところ、中心部から外側１ミリメートル部分では６．３０５度、更にその外側１ミリメートル部分では８．９４３度の結晶の傾斜配向という結果が得られ、これと対照するために、一軸延伸によって製造された試料で同様の検査を行い、中心部からのβ（面内）方向の傾き角度をプロファイルのピークから算出して２点の中心に対する差の平均を得たところ、いずれも結晶の傾斜配向は０．２４度を下回っており、このことから検査試料のフィクソーブの分子配向は一軸配向ではなく、多軸配向であると結論付けている。
上記の乙第５６号証の検査内容とその結果については、その内容を評価した乙第６２号証（三井化学分析センター作成に係るＸ線分析結果の評価書）が存在するところ、その中では、配向の測定は精度が高いものとして評価されており、検査の結果得られたデータによれば、検査試料のフィクソーブの分子配向は多軸配向であり、これと対照された一軸延伸によって製造された試料の分子配向は一軸配向であると判断されている。そして、上記乙第５６号証の検査方法や検査結果、乙第６２号証の評価や判断に対して、その相当性を疑わせる特段の事情も証拠もない。
エ　乙第６７号証は、被告の役員及び従業員の作成に係る、フィクソーブＭＸの広角Ｘ線回折の結果を記した書面である。


その内容としては、Ｘ線回折装置ＲＩＮＴＲＡＰＩＤを用い、製造時期の異なる２個のフィクソーブＭＸ（プレート）について、Ｘ線入射方向を変えた５点（プレート表面に対して垂直のもの２点、プレート側面に対して垂直のもの２点、プレートの長軸方向に対して平行のもの１点）を測定し、２θ＝１５．５ないし１７．５度を円周方向に切り開いてβ－Ｉ変換し、プロファイルを得たところ、平成１０年１１月に製造された製品では、プレート表面に対して垂直にＸ線を入射した測定点及びプレート側面に対して垂直にＸ線を入射した測定点において、Ｘ線回折像としていずれも２つに分離・分布した画像が得られ、プロファイルに２つのピークが得られたが、プレートの長軸方向に対して平行にＸ線を入射した測定点において、Ｘ線回折像としてリング状の画像が得られ、プロファイルにピークが得られなかったのに対し、平成１３年６月に製造された製品では、Ｘ線回折像として、いずれの測定点においてもリング状の画像が得られ、プロファイルのピークについては、プレート表面に対して垂直にＸ線を入射した測定点において４つの、プレート側面に対して垂直にＸ線を入射した測定点において６つの、プレートの長軸方向に対して平行にＸ線を入射した測定点において２つのピークが得られたことから、平成１０年１１月に製造された製品は一軸延伸によって、平成１３年６月に製造された製品は鍛造によって製造されたものであると結論付けている。上記の検査方法や検査結果については、その相当性を疑わせる特段の事情も証拠もない。そして、上記検査結果は、平成１０年１１月に製造された製品と平成１３年に製造された製品の製造方法が異なることを示すものであり、平成１３年６月に製造された製品の分子配向が一軸配向ではないことを示すものである。オ　乙第７２号証は、株式会社東レリサーチセンターの作成に係る、フィクソーブ及びフィクソーブＭＸの広角Ｘ線回折の結果を記した書面である。その内容としては、フィクソーブについては、３検体について、いずれも長手方向に沿って、ほぼ中心線を通る位置から約０．５ミリメートルの厚さでスライスし、幅方向の中心点、そこから両外側に各１ミリメートルの点、更にそこから両外側に各１ミリメートルの点の５点で測定し、試料長手方向の２θ＝３２度付近に観測される回折ピーク（００１０）と、その垂直方向に観測される２θ＝１６度付近の回折ピーク（２００）を用い、それぞれの軸方向に対する傾きを求めて配向角とし、測定位置に対する変化を調べたところ、回折ピーク（２００）では、配向角の平均値は、検体１は測定点のうち幅方向の中心点を中心に－５．８度から３．７度まで変化し、検体２も測定点のうち幅方向の中心点を中心に－６．９度から２．４度まで変化しているが、検体３は－０．９度から０．８度までの変化しかない上その変化も一定の傾向のものではなく、また、回折ピーク（００１０）では、配向角の平均値は、検体１は測定点のうち幅方向の中心点を中心に－５．５度から３．５度まで変化し、検体２も測定点のうち幅方向の中心点を中心に－６．７度から２．４度まで変化しているが、検体３は－０．７度から１．０度までの変化しかない上その変化も一定の傾向のものではないという結果が得られ、この結果から、検体１及び２の分子配向は傾斜配向、検体３の分子配向は一軸配向と判断されるが、これが試料間でのばらつきであるのか、試料内の測定位置によるばらつきであるかについては判断できないと結論付けている。
また、フィクソーブＭＸについては、これも３検体について、そのままの状態で、幅方向のほぼ中心線上で、長さ方向の中央付近及びそのやや上部の２点で測定し、フィクソーブと同様の方法で回折ピークを観測し、このうち明確に観測された（２００）回折ピークを用いて方位角方向に平均化した一次元プロファイルを得たところ、試料幅方向に相当するβ＝９０及び２７０度付近に明瞭な回折ピークが観測されているほか、その中間にもピークが観測されており、これはフィクソーブについての同様の回折結果には見られない大きな特徴であることから、分子鎖の配向の決定には至らないものの、少なくとも一軸配向や傾斜配向とは異なる配向様式をしていると判断されると結論付けている。


上記の乙第７２号証については、その内容と判断について被告が新たに実施した検査結果による評価を記載した書面として乙第７１号証が存在するところ、その内容は、Ｘ線回折装置ＲＩＮＴＲＡＰＩＤを用い、検査試料としてフィクソーブ（ピン・直径４．５ミリメートル）を１０本用意し、それぞれ、ピンの両端から１５ミリメートルの位置で、厚さ０．５ミリメートル、長さ１０ミリメートルのフィルム２枚を、片面がピンの中心を通る面になるように切り出し（これによって検体数は２０体となる。）、幅方向の中心点、そこから両外側に各１ミリメートルの点、更にそこから両外側に各１ミリメートルの点の５点で測定し、測定で得られた二次元データ（広角Ｘ線像）を、円周方向（β）に対して、２θ＝１５ないし１８度の範囲で平均化し、プロファイルを得て、これにあるピーク位置を算出し、基準軸の角度をβ＝９０度及び２７０度として、それに対する角度の差を結晶配向角度としたところ、配向角の平均値は、２０検体のうち１９検体は、測定点のうち、幅方向の中心点を中心に変化しているが（その具体的な数値は、乙第７１号証の記載順に、①－３．３度から６．５度まで、②－５．８度から７．６度まで、③－４．７度から５．８度まで、④－５．１度から３．２度まで、⑤－６．８度から５．６度まで、⑥－３．９度から２．８度まで、⑦－５．９度から８．１度まで、⑧－２．６度から６．２度まで、⑨－４．２度から７．０度まで、⑩－６．６度から５．６度まで、⑪－６．５度から７．６度まで、⑫－８．４度から４．５度まで、⑬－６．２度から７．７度まで、⑭－８．４度から５．３度まで、⑮－３．４度から５．９度まで、⑯－７．０度から６．５度まで、⑰－６．０度から５．２度まで、⑱－６．８度から７．２度まで、⑲－６．３度から４．０度までである。）、１検体は－１．９度から１．８度までの変化しかなく、その変化も一定の傾向のものではない（測定位置依存性がない）ものの、この検体と同一のピンから作成した検体（上記⑪）では中心から外側に進むにつれて配向角度が大きくなる典型的な傾斜配向のパターンを示したことから、上記の測定位置依存性がない検査結果は、フィクソーブの傾斜配向に含まれている希に見られる局所的な配向の例であるといえるとし、上記乙第７２号証の検体３は、フィクソーブの傾斜配向のばらつきの中で、きわめて希に存在する部分に過ぎないと結論付けている。そして、上記乙第７１、第７２号証の検査方法や検査結果に対して、その相当性を疑わせる特段の事情も証拠もない。
なお、上記の乙第７２号証に関し、前提甲第４１号証には、「（株）東レリサーチセンターから２００２年９月１２日付で提出された報告書によれば、『フィクソープ３検体のうち、２検体には実験誤差を超えた軽度の傾斜配向が認められるが、残りの１検体は典型的な一軸配向である』との結果が報告されている。さらに報告書は『今回の解析結果から、フィクソープが傾斜配向を有する物であるか、あるいは一軸配向物であるかを断言することはできない』と結論している。このように、（１）フィクソープは検体により幾分異なる配向特性を有しており、弱い傾斜配向を有する試料も、典型的な一軸配向を有する試料も存在している。」との記載がある。しかしながら、上記記載の報告書の引用部分のうち、前者の引用が、乙第７２号証の記載にない「軽度の」や「典型的な」といった引用者による評価を加えた不正確なものであることはともかくとしても、後者の引用は、その結論を導く理由である、検査結果の原因が、「試料間でのばらつきであるのか、試料内の測定位置によるばらつきであるかについては、今回の一連の測定からは判断できない」という乙第７２号証の記述をあえて引用せずに無視しているものである。したがって、上記記載のうち、「フィクソープは検体により幾分異なる配向特性を有しており、弱い傾斜配向を有する試料も、典型的な一軸配向を有する試料も存在している。」という結論は、乙第７２号証の記載を曲解するものといわざるを得ず、上記乙第７１、第７２号証の評価に影響を与えるものではない。(6)　以上検討したように、被告新製品の分子配向が一軸配向であるとする甲第３８号証は、その内容の相当性に疑問がある（上記(5)ア）。これに対して、乙第５６、第５７、第６７、第７１、第７２号証については、その内容の相当性を疑わせる事情も証拠もないところ（上記(5)ウないしオ）、乙第７２号証において、フィクソーブの３検体のうち１検体について分子配向が一軸配向であると判断されていることについても、乙第７１号証によれば、試料間でのばらつきではなく、試料内の測定位置によるばらつきによるものであるとして整合的に理解することができる。したがって、上記各乙号証を総合すれば、そこで検査試料となった被告製品（ただし、乙第６７号証中、被告旧製品である平成１０年製造のフィクソーブＭＸを除く）の分子配向は、一軸配向ではなく、多軸配向であると認めることができる。そして、乙第５３号証の内容（上記(5)イ）も、上記認定に合致するものである。以上のとおりであるから、被告製品の分子配向は、ある時期以降において一軸ではなくなり、多軸となっていると認められる。
(7)　進んで、被告製品の分子配向が一軸ではなくなり、多軸となった時期（鍛造による被告新製品への製法切替時期）がいつであるかについて検討する。被告は、フィクソーブについては平成８年１０月以降、フィクソーブＭＸについては平成１１年１月以降、その製法を鍛造に変更したと主張する。これに関し、上記(5)で検討した各証拠のうち、その検査に用いた被告製品の製造年月が明らかであるものは乙第６７号証のみであり、そこには、フィクソーブＭＸについて、平成１０年１１月に製造されたものは一軸延伸法により、平成１３年６月に製造されたものは鍛造法により製造されたと記載されており、上記(5)エのとおり、試験結果もこれに沿うものとなっている。


また、乙第５４号証によれば、被告において、平成８年１０月ころ、医療用具製造のために圧縮成形設備を新設したことを兵庫県県民生活部健康福祉局薬務課長宛に届け出たことが認められ、さらに、甲第８号証及び乙第７６号証によれば、被告が、フィクソーブＭＸについて、平成１０年１２月８日付で、厚生大臣から医療用具の製造の承認事項の一部変更の承認を受けていることが認められる。そして、乙第８０号証添付の資料６のうち被告におけるフィクソーブ製造工程の作業指図書の記載を検討するに、平成８年９月２５日までの日付のもの（昀終の番号が６４４）は、その表題は「乾燥、押出し、延伸工程作業指図書」とされ、その内容として「延伸日」の記載欄があるのに対し、平成８年１０月１日以降の日付のもの（昀初の番号が６４５）は、その表題は「乾燥、押出し、配向化指図書」（ただし、平成８年１２月５日以降の日付のものは「フィクソーブ製造指示書２　配向化工程」）とされ、その内容として「配向化工程」の欄（ただし、平成８年１２月５日以降の日付のものについては「配向化」の欄）があり、欄中に「延伸・圧縮成形」と不動文字で記載され、いずれの指図書も、このうちの「圧縮成形」の部分に丸印が付されていることが認められる。
また、同号証添付の資料７のうち被告におけるフィクソーブＭＸ製造工程の作業指図書の記載を検討するに、その表題は「フィクソーブ製造指示書２　配向化工程」、「フィクソーブＭＸ製造指示書２　配向化工程」、「ＦＩＸＳＯＲＢＦＩＸＳＯＲＢＭＸ　ＦＩＸＳＯＲＢボタン　製造指示書２　配向化工程」又は「製造指示書２　配向化工程・中間製品試験（１）サンプル加工工程」とされ、その内容として「配向化」の欄があり、平成１０年６月１日の日付のもの（表題は「フィクソーブＭＸ製造指示書２　配向化工程」）は欄中に「延伸」と不動文字で記載され、これ以外（その日付は平成１１年１月の前後にわたる）は、上記表題のうち前３者については、欄中に「延伸・圧縮成形」と不動文字で記載され、いずれの指図書も、このうちの「圧縮成形」の部分に丸印が付されており、昀後の表題の指図書については、欄中に「圧縮」と手書きで記載されていることが認められる。以上の各証拠によれば、被告の上記主張事実は優にこれを認めることができ、これに反する証拠はない。
そして、上記乙第８０号証添付の資料６が、同号証本文及び同資料自体の記載から、被告が平成９年４月に出荷したフィクソーブすべてについてのものであること、同号証添付の資料７が、これも同号証本文及び同資料自体の記載から、被告が平成１１年５月に出荷したフィクソーブＭＸすべてについてのものであることがそれぞれ認められ、これに、上記で認定した、フィクソーブについては平成８年１０月以降、フィクソーブＭＸについては平成１１年１月以降、その製法を鍛造に変更したという事実を合わせれば、その製造後販売前の在庫期間を考慮しても、被告が主張するように、被告が製法変更前の被告製品（本件発明の実施品）を販売したのは、フィクソーブについては平成９年７月まで、フィクソーブＭＸについては平成１１年９月までであることもまた、認めることができるものであり、これに反する証拠はない。
(8)　以上をまとめると、被告が本件発明の実施品である被告製品を製造販売していたのは、フィクソーブについては製造が平成８年９月まで、販売が平成９年７月まで、フィクソーブＭＸについては製造が平成１０年１２月まで、販売が平成１１年９月までであり、その後は本件発明を実施していないものと認められる。
２　争点(2)（「対価」の算定）について
(1)　まず、本件契約に基づいて被告が原告に支払うべき対価の性質について検討する。
この対価につき、原告は、被告が本件発明を独占的に実施することの対価であると主張し、被告は、原告において本件発明を実施しないという約定に対し、共同発明者であり原告の代表者であったＡの本件発明に対する寄与に応じて支払うべき不実施契約料及び不実施補償料であると主張する。そこで、本件契約において対価について規定する「特許共同出願契約書」（甲第５号証）の第２条の文言を検討するに、当該条項は、前記「前提となる事実」(4)記載のとおり、「乙〔原告〕は、本発明〔本件原発明〕を実施しないものとする。甲〔被告〕が本発明〔本件原発明〕を実施するときは、甲〔被告〕は乙〔原告〕に、別途協議して定める対価を支払うものとする。」と規定している。このように、上記条項において、対価が、原告が本件原発明を実施しないことを約する文言に続いて規定されていること、対価が、被告による本件原発明の実施時に支払われるべきものとされていることに照らせば、本件契約の第２条は、法律上は共有特許権者として他の共有者の同意を要しないで自ら本件原発明を実施することができる（特許法７３条２項）原告が、自らはこれを実施しないことを約することによって、被告のみに本件原発明を実施する権利を専有させようとするものであるから、同条の定める「対価」とは、他の共有者である被告との競業という条件下で、仮に自ら本件原発明を実施すれば得られたであろう利益を得られなくなることに対する代償であると解するのが相当である。
(2)　そして、上記のような対価の性質に照らせば、対価の額を具体的に算定する（本件契約第２条によれば、額の算定は、一次的には当事者間の協議に委ねられているが、当事者間の協議が整わないときも、その性質上、相当額を請求できることは明らかである。）に当たっては、本件出願に基づき特許権設定登録のされた本件発明の実施につき第三者に実施権を設定する際の実施料を基礎としつつ、純然たる第三者ではなく、共有者としての地位を有する被告において、本件発明を実施する権原を本来的に有していること、            医療用具としての製造販売に伴う種々のリスクを被告のみが負担し、原告においてこれを一切負担せず、対価を享受し得ること等、      本件における種々の要素を勘案して相当な割合を定め、これを本件原発明（本件発明）の実施品である被告製品の被告における総売上額に乗じて算定するのが相当である。
(3)　そこで、上記(2)で判示した、本件発明の実施品である被告製品の総売上額に乗じるべき相当な割合について検討する。


ア　原告は、本件発明が医療分野に属するものであるから、その実施料率は売上高の８パーセントとするのが相当であると主張するが、一般的な医療分野に属する発明が、８パーセント前後で実施を許諾されていることを認めるに足りる証拠はない。しかし、甲第４号証によれば、本件発明は、従来のポリ乳酸系外科用材料では得られなかった高い圧縮曲げ強度、圧縮曲げ弾性率を具備する高強度の材料であり、かつ耐加水分解性にも優れたものであるため、整形外科、口腔外科又は胸部外科等の広い領域において、骨接合用のプレート、スクリュー、ピン又はビス等としてすこぶる好適に使用することができるという作用効果を奏するものであることが認められ、本件発明の実施品である被告製品は、高い価値を有するものであると考えられることや、実際上も、後記のように、被告による本件発明の実施品につき相応の販売実績が認められること等に照らすと、その実施料率はある程度高率のものになると考えられる。
これに対し、被告は、特許庁作成の国有特許権についての実施料算定方法によるのが相当であると主張するところ、乙第８１号証の１ないし３によれば、国有特許権についての実施料算定に当たっては、実施価値に応じて販売価格の２ないし４パーセントを基準率とし、これに利用率、増減率、開拓率を乗じて実施料を算定することとされているが、この算定方法は、その対象が国有特許権という特殊性を有するものであるから、これをそのまま本件に適用するのは相当ではないけれども、一つの資料として参考にはなるものと考えられる。イ　ところで、被告は、本件発明自体が、グンゼ特許発明と利用関係になるおそれがあったため、被告はその通常実施権設定契約を締結し、平成９年３月１０日にその通常実施権の設定登録を受けるに至ったという事実があるから、相当な実施料率を得るに際しても減額をすべきであると主張する。そこで検討するに、上記のとおり、被告がグンゼからグンゼ特許発明について通常実施権の許諾を受けていることは、乙第１６、第１７号証によって認められるところ、乙第１７号証によれば、グンゼ特許発明の特許請求の範囲第１項は、「生体内分解吸収性の熱可塑性高分子材料を成形して次いで長軸方向に加熱下に延伸することを特徴とする骨接合ピンの製造法。」というものであり、同じく第６項は、「特許請求の範囲第１～５項記載の何れかの方法で得た骨接合ピン。」というものであることが認められる。これを本件発明と対比するに、本件発明の特許請求の範囲は、「粘度平均分子量が３０万～６０万のポリ乳酸又は乳酸－グリコール酸共重合体のみからなる生体内分解吸収性材料の溶融成形され延伸された成形物であって、その圧縮曲げ強度が１．６×１０３ｋｇ／ｃｍ２以上、圧縮曲げ弾性率が５．０×１０２ｋｇ／ｍｍ２以上、溶融成形後の粘度平均分子量が２０万以上であることを特徴とする、強靱で耐加水分解性に優れた外科用材料。」というもの、また本件分割出願に係る発明の特許請求の範囲は、「粘度平均分子量が３０万～６０万のポリ乳酸又は乳酸－グリコール酸共重合体を、その融点２２０℃以下の温度条件下で溶融成形し、更に６０～１８０℃の温度条件下で延伸することを特徴とする、強靱で耐加水分解性に優れた外科用材料の製造法。」というものであり、ここでいう「延伸」とは、前記１で述べたとおり、長軸方向への一軸延伸を指すものと解されるから、ここでいう「外科用材料」のうち「骨接合ピン」については、本件発明がグンゼ特許発明を利用する関係に立つことは明らかである。したがって、「外科用材料」のうち「骨接合ピン」に関して本件発明を実施するためには、本件発明について実施許諾を受けるだけではなく、グンゼからグンゼ特許発明についても実施許諾を受ける必要がある。そして、甲第７号証によれば、フィクソーブの形態としては、スクリューとピンが存在することが認められる。以上のような事情は、実施料率を認定するに当たって、減額要素として考慮すべきである。もっとも、被告製品のうちフィクソーブＭＸについては、被告がこれを販売したのは平成９年７月以降であるところ、被告自身の主張として、本件発明の実施品であるフィクソーブＭＸを平成１１年９月まで販売していたが、これは「骨接合ピン」に該当しないことから、グンゼ特許発明の上記通常実施権設定契約に基づいてグンゼに実施料を支払ったのは平成９年７月までであると主張していることに照らすと、被告は、フィクソーブＭＸについてはグンゼ特許発明の実施料を支払っていないと推認される。そして、甲第８号証によれば、フィクソーブＭＸの形態としては、プレートとスクリューが存在し、ピンは存在しないことが認められる。したがって、グンゼ特許発明の存在は、被告製品のうちフィクソーブＭＸについての実施料率については、特段これを減ずる理由とはならない。ウ　原告は、本件特許権の共有者であるから、本件契約を締結しなかったとすれば本件発明を自ら実施する権利を有しているものであるが、その実施の能力についても検討する必要がある。
この点について、元原告の代表取締役であったＡは、その証人尋問において、原告には本件発明を自ら実施する能力があると証言する。しかしながら、同人は、同時に、①　原告は、研究開発をメインにするような会社として設立された、②　本件契約の締結当時、原告の従業員は７、８名であった、③　証人尋問当時（平成１２年）、原告の従業員は約１０名で、そのうち３、４名が医療用材料の製造を担当し、６、７名が研究開発を担当している、④　原告が製造している医療用材料は、大学の研究室程度の規模でできるから、製造所と研究開発室と別に何室かある、旨も証言している。このような原告の企業としての体制及び規模に照らせば、本件契約締結時の原告において、外部委託をすることなく、医療用具としての製造承認を受けた上で製品として市場に参入する形で本件発明を実施することは、相当に困難であったと推認される。


したがって、被告製品の総売上に相当な実施料率を乗じた金額のうち、原告が本件発明を実施しなかったことによる損失が占める割合は、本件特許権についての原告の共有持分である２分の１よりも小さいといわなければならない。エ　なお、被告は、本件特許権についての原告の共有持分について、本件契約によって別段の定めがされており、民法２５０条の推定が覆されていると主張するが、当該別段の定めの具体的内容となる原告の共有持分の割合について何ら主張していないし、本件契約の条項を被告主張のように解釈することもできない。また、被告は、本件特許権の共有者の持分については、本件発明の研究過程における各共同発明者の寄与度の割合に応じてその持分を定めるとの黙示の合意があったとも主張するが、これも具体的な原告の共有持分の割合について何ら主張しておらず、そのような黙示の合意があったことを認めるに足りる証拠もない。したがって、被告の上記各主張はいずれも採用することができない。オ　また、前記「前提となる事実」(4)記載の本件契約第１条の文言と、証人Ａ及び同Ｂの各証言によれば、本件発明について、特許出願に関する手続及びその費用、本件特許権登録及びその維持に関する手続及びその費用は、すべて被告が負担したこと、被告製品の開発、その医療用具としての行政庁の承認を得るまでの手続及びその費用も、すべて被告が負担したことが認められ、このうち、特許出願に要した費用に限っても、外国特許の出願にかかる費用も含めれば、１０００万円を超えたものと認められる。
本件発明は医療用具に関する発明であるから、これを現実に実施するに当たっては、医療用具としての製造承認を受けた上で製造販売する必要があることが明らかであり、実施者となり得る被告においては、そのための相当の労力及び費用と、昀終的に商品化に失敗するという危険を負担することになる一方、実施しないことを約する原告においてはそのような労力及び費用や危険を負担することはないのであるから、原告の損失に対応して被告において得られた利益そのものを対価として原告に支払うのは明らかに合理性を欠くものになるというべきである。このような事情も、本件発明の実施品である被告製品の売上額に乗じるべき割合を求めるに当たって、その割合を減ずる要素として考慮すべきである。(4)　以上の事実を総合的に考慮すると、本件発明の実施品である被告製品の総売上額に乗じるべきものとして相当な割合としては、被告製品のうちフィクソーブについては１．５パーセント、フィクソーブＭＸについては２パーセントをもって相当であると認める。
すなわち、被告が本件発明を実施して製造した被告製品の総売上高に対し、フィクソーブについては１．５パーセントを、フィクソーブＭＸについては２パーセントをそれぞれ乗じて得られた額をもって、本件契約に基づいて被告が原告に対して支払うべき対価の額とすべきである。
(5)　前記１で認定したとおり、被告が、本件発明を実施して製造した被告製品を販売していたのは、フィクソーブについては平成９年７月まで、フィクソーブＭＸについては平成１１年９月までであると認められる。これら本件発明の実施品である被告製品の販売総額について、被告は、フィクソーブについては５億６２７０万６４３９円、フィクソーブＭＸについては２億３４０３万１２５０円であると主張するところ、これを裏付けるものとして乙第７９、第８０号証が存在し、これらの証拠の信用性を疑わせる特段の証拠も事情もなく、また、上記被告の主張に反する特段の証拠も事情もないから、上記被告の主張をもって事実と認めるべきである。
この点について、原告は、被告によるフィクソーブ及びフィクソーブＭＸの売上高として、平成６年度から平成８年度までの分として合計３１億５７１４万１０００円、平成９年度分として１１億４９２２万３０００円の売上があったと主張するが、この主張に対応する証拠としては被告の当該年度分の有価証券報告書総覧（甲第９ないし第１２号証）の他になく、これらの記載によってもフィクソーブ及びフィクソーブＭＸの売上高を算出することはできないから、原告の上記主張を採用することはできない。
したがって、本件契約に基づき、被告が原告に支払うべき対価の額は、以下のとおりであると認められる（１円未満切捨て）。
①　フィクソーブについて　　　　562,706,439×0.015＝8,440,596②　フィクソーブＭＸについて　　234,031,250×0.02＝   4,680,625③　①と②の合計　　　　　　   8,440,596＋4,680,625＝13,121,221
３　結論
以上のとおり、被告が本件契約に基づき原告に支払うべき対価の額は、１３１２万１２２１円と認められるから、原告は、被告の債務不履行により同額の損害を被ったものというべきである。
よって、原告の請求は、上記損害額１３１２万１２２１円及びこれに対する訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな平成１２年５月３０日から商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。
大阪地方裁判所第２１民事部
裁判長裁判官　　　　小　　　松　　　一　　　雄
裁判官　　　　田　　　中　　　秀　　　幸
裁判官　　　　守　　　山　　　修　　　生


平成１２年(ワ)第２５３８２号　損害賠償等請求事件（中間判決の口頭弁論終結の日　平成１４年８月２７日）（終局判決の口頭弁論終結の日　平成１５年９月９日）
判　　　　　　　　　決
原　　　　告　　　　　　　　　パンチ工業株式会社
訴訟代理人弁護士　　　　　　　山　田　敏　夫
同　　　　　　　　　　　　　　馬　場　和　佳
被　　　　告　　　　　　　　　日本デイトン・プログレス株式会社
訴訟代理人弁護士　　　　　　　渡　部　敏　雄
同　　　　　　　　　　　　　　新　保　克　芳
同　　　　　　　　　　　　　　本　多　哲　哉
同　　　　　　　　　　　　　　和　氣　満美子
訴訟復代理人弁護士　　　　　　檜　垣　直　人
被告補助参加人　　　　　　　　株式会社プレスセンター
訴訟代理人弁護士　　　　　　　山　下　　　江
同　　　　　　　　　　　　　　目　片　浩　三
同　　　　　　　　　　　　　　田　中　　　伸
同　　　　　　　　　　　　　　藤　井　　　裕
主　　　　　　　　　文
１　被告は，原告に対し，１１０６万１９６２円及びこれに対する平成１０年１２月２７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２　原告のその余の請求をいずれも棄却する。
３　訴訟費用はこれを５分し，その３を原告の，その余を被告の各負担とする。４　この判決のうち第１項は，仮に執行することができる。
事　実　及　び　理　由
第１　原告の請求
１　被告は，原告に対し，４１９０万５６５５円及びこれに対する平成１０年１２月２７日から支払済みまで年６パーセントの割合による金員を支払え。２　被告は，日本経済新聞，朝日新聞，読売新聞，日刊工業新聞の各全国版に各１回ずつ，別紙謝罪広告目録記載の文案により，表題及び当事者双方の社名と被告代表取締役名は４号活字，その他の部分は５号活字を使用した広告を掲載せよ。
第２　事案の概要
本件は，被告が，平成１０年１２月，原告の取引先である三菱自動車工業株式会社（以下「三菱自動車」という。）（岡崎製作所），富士重工業株式会社（以下「富士重工業」という。）（群馬製作所）に対し，原告の製造する別紙物件目録記載の製品（以下「原告製品」という。）が登録番号第１８７２００７号の実用新案権を侵害すると告げた行為は，競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知，流布したものであって不正競争防止法２条１項１４号所定の不正競争行為に該当し，被告は故意又は過失により不正競争行為を行って他人の営業上の利益を侵害したと主張して，不正競争防止法２条１項１４号，４条，７条に基づき，被告に対し，損害賠償及び謝罪広告の掲載を請求しているものである。１　争いのない事実等（証拠により認定した事実は末尾に証拠を掲げた。）
(1)　当事者等
原告は，プラスチック金型用部品，プレス金型用部品等の製造販売，輸出等を業とする会社であり，被告は金型部品の輸入，製造販売を業とする会社であり，被告補助参加人との契約により，被告補助参加人から被告ブランド表示によるチェンジリテーナー（自動車の車体等に使用する板金に対し，穴明け加工をする際のプレス機械の一部品であるリテーナー（保持器）の一種）の継続的ＯＥＭ供給を受けているものである（弁論の全趣旨）。
(2)　被告補助参加人の実用新案権
被告補助参加人は，下記の実用新案の登録を出願し，権利満了日まで実用新案権を有していた（以下。「本件実用新案権」という。）
考案の名称　　　　プレス用パンチのリテーナー装置
実用新案登録番号　第１８７２００７号
出願日　　　　　　昭和６１年８月１８日
出願番号　　　　　実願昭６１－１２６０４６号
出願公告　　　　　平成２年１１月１３日（実公平２－４２３４２号）
登録日　　　　　　平成３年１１月１９日
(3)　実用新案登録請求の範囲
本件実用新案登録出願に係る考案の明細書（以下「本件明細書」という。本判決末尾添付の実用新案公報〔甲１。以下「本件公報」という。〕参照）の「実用新案登録請求の範囲」の記載は次のとおりである（以下「本件考案」という。）。


「カム板３が前進したときはパンチ８がリテーナーブロツク１の下面からストローク分突出し，且つカム板３が後退したときはパンチ８がリテーナーブロツク１内にストローク分引込む如く構成したプレス用のパンチリテーナー装置において，カム板３及びパンチ８両移動方向と直方する方向の深横溝１ａをリテーナーブロツク１の上面に凹設すると共に該深横溝１ａ中にパンチ用嵌合孔１ｂを設け，パンチ用嵌合孔１ｂの仮想中心軸とカム板３の移動方向によつて決まる仮想中立面に対し対称な位置に当る深横溝の溝底に複数個のバネ用有底孔１ｃ………１ｃを設け，圧縮バネ１０を配して長方形状パンチセツトブロツク２を上下動のみ可能に深横溝１ａに嵌合配置し，該パンチセツトブロツク２に鍔付きパンチ８の段付孔２ａを設け，カム板３に対応する傾斜面２ｃをパンチセツトブロツク２に設けたことを特徴とするプレス用パンチリテーナー装置。」
(4)　構成要件の分説
本件考案は，次のように分説することができる（以下「構成要件Ａ」などという。）
Ａ　カム板３が前進したときはパンチ８がリテーナーブロツク１の下面からストローク分突出し，且つカム板３が後退したときはパンチ８がリテーナーブロツク１内にストローク分引込む如く構成したプレス用のパンチリテーナー装置においてＢ　カム板３及びパンチ８両移動方向と直方する方向の深横溝１ａをリテーナーブロツク１の上面に凹設すると共に該深横溝１ａの中にパンチ用嵌合孔１ｂを
設け，
Ｃ　パンチ用嵌合孔１ｂの仮想中心軸とカム板３の移動方向によつて決まる仮想中立面に対し対称な位置に当る深横溝の溝底に複数個のバネ用有底孔１ｃ……
…１ｃを設け，
Ｄ　圧縮バネ１０を配して長方形状パンチセツトブロツク２を上下動のみ可
能に深横溝１ａに嵌合配置し，
Ｅ　該パンチセツトブロツク２に鍔付きパンチ８の段付孔２ａを設け，Ｆ　カム板３に対応する傾斜面２ｃをパンチセツトブロツク２に設けたことを特徴とするプレス用パンチリテーナー装置。
(5)　原告の行為
原告は，平成８年から平成１１年５月２１日までの間に，原告製品を製造，販売した（乙３の１ないし５，乙４，弁論の全趣旨）。
(6)　原告製品の構成
原告製品の構成は，いずれも，別紙「原告製品構造図」記載のとおりである。原告製品の深横溝には，パンチ用嵌合孔⑧のほかに，バネ用孔⑨２つとバネ・ボルト段付孔⑦２つの，合計４つの孔が設けられている。このうち，バネ用孔⑨は，径は１０㎜，深さ約３０㎜の底のある孔であり，内部には径８㎜，長さ３０㎜のバネが挿入されている。バネ・ボルト段付孔⑦は，径１０㎜の底のない孔であるが，約１５㎜の深さの部分で段が設けられて径が細くなっており，内部には径８㎜，長さ１５㎜のバネが挿入されている。平面図で見ると，２つのバネ用孔⑨はパンチ用嵌合孔⑧の仮想中心軸を中心に点対称の位置にあり，２つのバネ・ボルト段付孔⑦も同様にパンチ用嵌合孔⑧の仮想中心軸を中心に点対称の位置にあって，２つのバネ用孔⑨を結んだ直線と，２つのバネ・ボルト段付孔⑦を結んだ直線はパンチ用嵌合孔⑧の仮想中心軸上で交差する位置関係にある。そして，パンチ用嵌合孔⑧の仮想中心軸とカム板③の移動方向によって決まる仮想中立面に対しては，仮想中立面の片側にバネ用孔⑨とバネ・ボルト段付孔⑦が存在し，これと面対称な位置にバネ・ボルト段付孔⑦とバネ用孔⑨が存在する。すなわち，仮想中立面の片側のバネ用孔⑨と面対称な位置にバネ・ボルト段付孔⑦が存在し，片側のバネ・ボルト段付孔⑦と面対称な位置にバネ用孔⑨が存在する（乙３の１～５，乙４，弁論の全趣旨）。
(7)　原告の取引先に対する被告の告知行為
原告と被告は，プレス用パンチのリテーナー装置の商品市場において競争関係にあるところ，被告の営業担当者は，平成１０年１２月，原告の取引先である三菱自動車（岡崎製作所），富士重工業（群馬製作所）に対し，原告製品は，被告補助参加人の本件実用新案権等の権利を侵害するものなので，これを購入・使用しないように求めるとともに，過去の原告製品の購入実績を知らせるように求め，その際，自己が本件実用新案権の権利者であるかのように記載した上，下記の内容を含む「チェンジリテーナーご採用及びご購入についてのお願い」と題する書面を交付した（甲２。弁論の全趣旨）（以下被告による上記告知を「本件告知」という。）。
「長年にわたり各自動車メーカー様においてご使用を賜ってまいりました弊社販売商品の『チェンジリテーナー』はその優れた機能・構造から数々の特許を取得いたしております。しかし，このたびパンチ工業㈱製『チェンジリテーナー』が特許を侵害していることが判明いたしましたので，今後パンチ工業㈱製のチェンジリテーナーをご使用及びご購入なされないようお願い申し上げます。尚，貴社にてパンチ工業㈱製チェンジリテーナーのご購入実績がございましたらお手数ですが品名，数量，購入価格（単価）をご連絡ください。貴社には一切迷惑はおかけしませんのでご協力のほどよろしくお願い致します。」
２　争点
(1)　被告の行為は，競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知，流布したものとして，不正競争防止法２条１項１４号所定の不正競争行為に
該当し，被告は損害賠償義務を負うか（争点１）
(2)　被告の不正競争行為により原告の被った損害額（争点２）
(3)　謝罪広告掲載の必要性（争点３）
第３　争点に関する当事者の主張
１　争点１（被告の行為は，競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知，流布したものとして，不正競争防止法２条１項１４号所定の不正競争行為に該当し，被告は損害賠償義務を負うか）についての当事者の主張は，本判決末尾添付の中間判決（以下「中間判決」という。）「事実及び理由」欄の第３，１記載のとおりである。
２　争点２（被告の不正競争行為により原告の被った損害額）について


(1)　原告の主張
ア　原告製品の製造工程について
原告の損害額を主張する前提として原告製品の製造工程を明らかにする。
(ｱ)　原告は，平成１０年９月当時，富士重工業からは乗用車「インプレッサ」のフルモデルチェンジのために原告製品２００台の発注を，三菱自動車からは乗用車「ミラージュ」及び「ランサー」のフルモデルチェンジのために原告製品２００台の発注を受け，合計４００台の原告製品の販売を予定し，製造に取り掛かっていた。
(ｲ)　原告製品の販売が見込まれるプロジェクトの期間は，ａ　三菱自動車（岡崎製作所）については，平成１０年１１月中旬ころ
より平成１１年４月末ころまで
ｂ　三菱自動車（水島製作所）については，平成１１年１月中旬ころよ
り同年５月中旬ころまで
ｃ　富士重工業については，平成１１年２月初旬ころより同年６月中旬
ころまで
と予定されていたところ，原告製品の納入は，それぞれのプロジェクトの期間中，上記３工場より数台から十数台程度の単位の注文に応じて繰り返し行われる見込みであった。
(ｳ)　そのため，原告は，平成１０年５月か６月ころより，原告製品の販売予定台数合計４００台を数回に分け，原告の別法人である盤起工業有限公司（パンチ工業大連工場。以下「盤起工業」という。）でその部品を製造して原告が購入し，同じく原告の別法人である宮古パンチ株式会社（以下「宮古パンチ」という。）に対して加工費・管理費等を支払って組み立てさせて完成品とした。(ｴ)　その後，平成１０年１２月ころ被告の本件告知があったが，原告としては，これにより上記自動車メーカーから注文がこなくなるなどということは全く予想していなかったから，上記自動車メーカーからの注文に対応できるよう，被告の不正競争行為の後もしばらくは原告製品を組み立てさせて完成品としていた。しかし，平成１１年３月ころには，もはや上記自動車メーカーからの発注が見込めなくなったため，原告は，完成品を製造するのを中止した。したがって，当時の原告の原告製品の在庫としては，①完成品まで製造したものと，②仕掛かり中の部品のままで販売予定であったものがあったこととなる。
イ　完成品まで製造した原告製品が納入できなかったことによる損害(ｱ)　完成品まで製造した原告製品については，原告は，これらを販売することによって通常の販売価格と同額の代金を受領することができたはずであるのに，被告の本件告知行為により同額の代金を受領することができなかった。したがって，この販売価格相当額全額が被告が負担すべき原告の損害額となる（本件においては，完成した製品を廃棄しており，販売価格から製造に要するコストを差し引いて損害額を算定するのは相当でない。）。
(ｲ)　本件において，原告が完成品まで製造した原告製品は，ＧＣＡＲ型が８６台，ＧＣＡＦ型が６０台の合計１４６台であったところ，原告は，三菱自動車と富士重工業に対してそれぞれ２００台ずつ（すなわち，１対１の割合で）原告製品を販売する予定であったから，上記原告製品１４６台については，タイプごとにそれぞれ２分の１ずつ三菱自動車及び富士重工業に対して販売予定であったと考えるのが相当である。
また，原告がこれまでに原告製品を販売した実績の金額は別紙「本件ＣＲ販売実績価格表」のとおりであるから，原告は，原告製品を次の価格で販売することができたはずである。
(a)　三菱自動車に対して
ＧＣＡＲ型　１万９８８５円
ＧＣＡＦ型　２万２５０４円
(b)　富士重工業に対して
ＧＣＡＲ型　２万１５５２円
ＧＣＡＦ型　２万３２４６円
(ｳ)　したがって，ＧＣＡＲ型とＧＣＡＦ型のそれぞれについて，原告が三菱自動車及び富士重工業に販売予定であった原告製品の台数に，原告がこれまでに原告製品を販売した実績の価格を乗ずると，次のとおりとなる。
(a)　三菱自動車分
┌──────┬───────┬─────┬────────┐│タイプ      │単　価　      │数　量    │計              │├──────┼───────┼─────┼────────┤│ＧＣＡＲ型│１万９８８５円│４３台      │８５万５０５５円│├──────┼───────┼─────┼────────┤│ＧＣＡＦ型│２万２５０４円│３０台      │６７万５１２０円│├──────┼───────┴─────┴────────┤│合　　計    │                          １５３万０１７５円│└──────┴──────────────────────┘
(b)　富士重工業分


┌──────┬───────┬─────┬────────┐│タイプ      │単　価        │数　量    │計              │├──────┼───────┼─────┼────────┤│ＧＣＡＲ型│２万１５５２円│４３台      │９２万６７３６円│├──────┼───────┼─────┼────────┤│ＧＣＡＦ型│２万３２４６円│３０台      │６９万７３８０円│├──────┼───────┴─────┴────────┤│合　　計    │                          １６２万４１１６円│└──────┴──────────────────────┘(ｴ)　以上のとおりであるから，完成品まで製造した原告製品が納入できなかったことによって原告に生じた損害は，上記(a)に(b)を加えた３１５万４２９１円である。
ウ　仕掛かり中の部品のままではあるが今後販売予定であった原告製品を納
入できなかったことによる損害
(ｱ)　前述のとおり，原告は，盤起工業から購入した原告製品を宮古パンチに組み立てさせて完成品としていたところ，仕掛かり中の原告製品については，部品の仕入価格１５０万３２９９円を支出した。
(ｲ)　また，原告は，平成１０年９月当時，富士重工業及び三菱自動車から原告製品の発注を受け，両社に対し，それぞれＧＣＡＲ型１２０台及びＧＣＡＦ型８０台の販売を予定していたが，これらの台数（２社合計４００台）のうち，完成品まで製造したものはＧＣＡＲ型８６台，ＧＣＡＦ型６０台の合計１４６台であり，残りの２５４台は，仕掛かり中の部品のままで今後販売予定のものであった。(ｳ)　原告が，原告製品を販売することによる利益は，ＧＣＡＲ型，ＧＣＡＦ型とも少なく見積もって６０００円であるから，仕掛かり中の部品のままではあるが今後販売予定であった原告製品を販売できなかったことによる原告の損害は，１台当たりの損害６０００円に上記台数の２５４を乗じた１５２万４０００円となる。
(ｴ)　上記によれば，仕掛かり中の部品のままではあるが今後販売予定であった原告製品を納入できなかったことによる原告の損害は，上記(ｱ)の損害に(ｳ)の損害を加えた３０２万７２９９円である。
エ　原告が新タイプのチェンジリテーナーを製造したことによる損害(ｱ)　被告が行った不正競争行為により原告と被告がトラブルとなったことから，原告は，富士重工業や三菱自動車から原告製品だけでなくその他の製品についても購入を控える旨を通告された。原告としては，両社は長年の営業活動の結果ようやく獲得した顧客であったため，何とか今後の取引を途絶えさせないようにするため，原告は，両社に対し，万一原告製品について被告が使用差し止め等の法的手段を取った場合に備えて，実用新案権の問題を生じない新しいタイプのチェンジリテーナー（以下チェンジリテーナーを「ＣＲ」と略称する。）を製造すれば購入してもらえるかどうかを尋ねたところ，両社より，実用新案権の問題を生じない新しいタイプのＣＲであれば購入してもよい旨の回答を得た。そこで，原告は，両社との取引が途絶えることを避けるため，やむを得ず新タイプのＣＲを製造したのであるから，これに要した費用と被告の不正競争行為との間には相当因果関係がある。
(ｲ)　新タイプのＣＲの開発費用
このようにして，原告は，新タイプのＣＲを製造することとし，設計，試作を経て，新しいタイプのＣＲを開発したところ，これらの作業は実際には原告によって行われたが，仮に設計，試作等を外注した場合はこれらの作業を行うには３１９万円を要するから，これにより原告の被った損害は３１９万円である。(ｳ)　製造してしまった新タイプのＣＲの製造コストまた，原告は，新タイプのＣＲを製造したが，結局，現在に至るまで，原告は新タイプのＣＲを両社に購入してもらえなかった。そして，結局原告製品が本件実用新案権を侵害していないことが判明したため，これら新タイプのＣＲも無駄になり，廃棄処分を余儀なくされた。
原告は，被告の不正競争行為がなければこれら新タイプのＣＲを製造することはなかったのであるから，原告が製造した新タイプのＣＲの製造コストと被告の不正競争行為との間には相当因果関係がある。そして，その金額は１５７万２９４５円である。
(ｴ)　上記のとおり，原告が新タイプのＣＲを製造したことによる損害は，上記(ｲ)及び(ｳ)の合計額である４７６万２９４５円である。オ　原告製品以外の自動車プレス金型用部品を納入できなかったことによる
損害
(ｱ)　原告は，富士重工業と三菱自動車に対して，原告製品以外の自動車プレス金型用部品をも納入していたが，被告が行った本件告知により，両社は，次の自動車プレス金型用部品についても購入を中止した。これにより原告が富士重工業専用に製造した部品についても納品することができなくなったものであり，それにより原告に生じた損害（製造個数に販売価格を乗じた金額）は被告の本件告知と相当因果関係を有するものである。
(ｲ)　具体的には，以下のとおりである。
①　鋳込みフック


┌──┬─────┬─────┬───┬──────────┐│ｻｲｽﾞ│定　価    │売渡予定価格│数量   │金　額              │├──┼─────┼─────┼───┼──────────┤│32│１９８０円│１５８４円│１４４│　    ２２万８０９６円│├──┼─────┼─────┼───┼──────────┤│40│３３００円│２６４０円│１８４│      ４８万５７６０円│├──┼─────┼─────┼───┼──────────┤│50│４４００円│３５２０円│３０７│    １０８万０６４０円│├──┼─────┼─────┼───┼──────────┤│63│５７８０円│４６２４円│１８９│      ８７万３９３６円│├──┼─────┼─────┼───┼──────────┤│80│７１６０円│５７２８円│　５３│      ３０万３５８４円│├──┼─────┼─────┼───┼──────────┤│100│８５４０円│６８３２円│　３５│     ２３万９１２０円│├──┼─────┼─────┼───┼──────────┤│    │          │小　計    │９１２│３２１万１１３６円│└──┴─────┴─────┴───┴──────────┘
②　底突きプレート
┌──┬─────┬─────┬───┬──────────┐│ｻｲｽﾞ│定　価    │売渡予定価格│数量   │金　額              │├──┼─────┼─────┼───┼──────────┤│60│１９６０円│１５６８円│３２９│　　５１万５８７２円│├──┼─────┼─────┼───┼──────────┤│80│２４８０円│１９８４円│３８３│      ７５万９８７２円│├──┼─────┼─────┼───┼──────────┤│    │          │小　計    │７１２│１２７万５７４４円│└──┴─────┴─────┴───┴──────────┘
③　零面規制プレート
被告が本件告知を行った当時，富士重工業において予定されていた「インプレッサ」のフルモデルチェンジのプロジェクトにおいては，合計２５００個の零面規制プレートの販売を見込んでいた。従って，同製品を納入できなかったことにより原告が被った損害は，売渡予定価格８８０円に２５００個を乗じた２２０万円である。
④　コーディネートホール用パンチ・ダイ
被告が本件告知を行った当時，富士重工業において予定されていた「インプレッサ」のフルモデルチェンジのプロジェクトにおいては，ＣＯＨＤ－Ｆタイプ１０４０セットの販売を見込んでいた。コーディネートホール用パンチ・ダイを販売することによって，少なくとも定価である１５２０円の３割である４５６円の利益を上げていたはずであるから，原告が上記商品を納入できなくなったことにより生じた損害は４５６円に１０４０セットを乗じた４７万４２４０円である。(ｳ)　上記のとおり，原告製品以外の自動車プレス金型用部品を納入できなかったことによる原告の損害は，上記(ｲ)①～④の合計額である７１６万１１２０円である。
カ　営業上の信用・名誉毀損による損害
本件において認められる次の諸事情に照らすと，原告の営業上の信用・名誉毀損による損害額としては２０００万円が相当である。(ｱ)　被告の本件告知は，虚偽の事実を申告しつつ，原告の取引先に対し，原告との取引を中止するだけでなく，既に原告から購入した原告製品についても使用しないことを求める極めて厳重な要求を行う内容のものであり，悪質性は顕著である。
(ｲ)　被告の本件告知は，極めて執拗であった。
(ｳ)　被告の本件告知は，原告の営業上の信用・名誉を失墜させ，取引上の利益を侵害することを唯一かつ確定的な目的としていた。(ｴ)　被告は，本件実用新案権について，仮に何らかの権利を有していたとしても，せいぜい通常実施権のみであって，被告が本件告知をすべき筋合いは全くなかった。
(ｵ)　虚偽の本件告知は，競業者の営業上の利益を著しく害し，ときには致命的な打撃を与えることになりかねない。
(ｶ)　原告は，被告の本件告知により，実際に三菱自動車や富士重工業との取引が中止され，その代わりに被告が取引を行っている。原告が再び失った信用を回復し，商権に食い込むためには相当なコストを要する。(ｷ)　原告の損害は累積的に増加する一方で，被告らは原告の変わりにＣＲを納入して刻々と利益を享受している。
キ　弁護士費用
３８０万円が相当である。
(2)　被告の主張
原告の主張は，すべて争う。
ア　原告製品（完成品及び半製品）を納入できなかったことによる損害につ
いて


(ｱ)　被告の告知行為と原告の損害との間には，そもそも因果関係がない。原告は，富士重工業の「インプレッサ」フルモデルチェンジ及び三菱自動車の「ミラージュ」「ランサー」のフルモデルチェンジのために両社から発注を受けていた原告製品を販売することができなかったと主張する。しかしながら，次の事情に照らすと，原告は被告補助参加人から警告を受けたことによって，原告製品の販売を自ら停止したのであって，被告による本件告知によって取引先から購入を拒否されたものではないことが明らかである。したがって，原告の主張する原告製品を納入できなかったことによる損害と本件告知との間には，因果関係がない。
(a)　原告は，被告が三菱自動車や富士重工業に対して本件告知を行うよりも前に，①被告補助参加人からの警告書を受けて原告が作成した書面の中において，原告製品が実用新案権を侵害していることを認めた上で，原告製品は現在在庫がなく，製造販売もしていないことを明言し，②原告のカタログの原告商品の紹介のすべてに「改良の為，構造の一部を変更しました（商品はこの図とは異なります）」との表記をした。
これらの事実は，原告が，被告による富士重工業等への本件告知よりも前に，自らの判断によって，従来の企画による原告製品の販売をやめたことを意味しているといわざるを得ない。
(b)さらに，被告による本件告知が行われた平成１０年１２月以降の事実経過を見ても，平成１１年３月に至るまで，原告は被告の権利侵害との主張を争わず，事実上被告補助参加人の主張を受け入れ，原告製品の販売を今後行わないという姿勢を貫いている。
(ｲ)　原告の受注量主張について
原告は，上記２社から原告製品各２００台ずつ合計４００台の発注を受けたと主張している。
しかし，自動車のモデルチェンジに際して，ひとつのプロジェクトで使用されるＣＲの総量は，せいぜい５０個前後に過ぎず，それも，原告自らが認めているように，数台から十数台単位で注文が出されるものだから，事前に２００台もの受発注が行われることなど絶対にあり得ない。
現に，被告が平成１０年１２月から翌１１年１２月までの間に，両社から受注して納品したＣＲの数量を調査集計したところ，その数量は，別紙「チェンジリテーナー販売実績表」記載のとおりであり，対三菱自動車分が平成１０年１２月から同１１年５月までの６か月間で合計３２台（他の月の受注はなし），対富士重工業分が平成１１年２月から６月までの５か月間及び同年１０月の間で合計５４台（他の月の受注はなし）であった。このことからも分かるように，原告が原告製品４００台の発注を受けていたとの主張，さらに４００台分の完成品・半製品が在庫として原告に存在したという原告の主張は全く信用性がない。
イ　新タイプのＣＲ製造に係る損害の主張について
そもそも，新タイプのＣＲを製作した事実があったかどうかすら疑わしいのであるが，仮に原告の主張するような事実が存在していたとしても，原告は，まだ被告が本件告知を行っていない平成１０年１１月の時点で既に構造の変更を公表していたのだから，原告の経営判断として新タイプの製品を製作をすることにしたというだけであって，被告の本件告知とは因果関係がない。ウ　鋳込みフック等の金型部品に関する損害主張について原告は，原告製品以外の自動車プレス金型用部品についても２社から購入を中止されたと主張するが，２社においてそのような措置をとる必然性や合理性に乏しく，認められる余地はない。
エ　営業上の信用・名誉毀損による損害について
原告製品は，自動車メーカー側にとっても，また，原告にとっても，それほどまでに重大な影響をもたらすような主力部品ではない。原告の販売実績からみても，三菱自動車に対しては１年間で３７個，富士重工業に対しても３年間で２９５個に過ぎず，両社合わせてもせいぜい年間平均１３０から１４０個，売上高にして３００万円程度の取扱量しかない商品である。その商品について実用新案権を侵害するものであるとの告知がされたことによって，他の金型部品の購入も拒絶されたとか，いわんや取引の全部もしくはほとんどを絶たれたかのような主張は，いかにも商取引の常識にそぐわない誇大な主張といわざるを得ない。また，虚偽告知といっても，本件のような実用新案権を侵害していたかどうかの問題は，公権的判断が下されるまでの間は当事者にとっても虚偽かどうか分からないものである。さらに，本件のように，本件告知を受けた相手方が権利侵害の事実を全く争わなかったような場合には，相手方が権利侵害の事実を争っている場合と異なり，虚偽認識の程度において大きな差異があるというべきであり，損害額の算定に当たっても考慮されるべきである。
また，本件においては，被告補助参加人から原告に対して警告が発せられた当時，原告は，被告補助参加人に対して，虚偽の弁解を行い，ますます被告補助参加人及び被告の疑惑を増長させるような態度をとっていた。そのため，被告としてはやむなく三菱自動車及び富士重工業に対して本件告知を行うに至ったものである。結果的に，侵害の事実が公権的に否定されるに至ったからといって，本件告知のなされる原因となるべき状況を自ら不当に作出した原告が，一転して被告に対して多額の損害賠償を求めることは信義則に反して許されないと言うべきである。仮にそうでないとしても，自らの不公正な行為によって被告の本件告知を引き出した原告の帰責性は，賠償額の算定に当たって十分に斟酌されるべきである。
３　争点３（謝罪広告掲載の必要性）について
(1)　原告の主張
自動車製造ラインにおいて，仮に部品の１つであっても，工業所有権の侵害を理由に使用の差し止めを受けるような事態になれば，製造ラインの全てがストップすることになり，自動車メーカには甚大な損害が発生するため，自動車製造業界は工業所有権の侵害に対して非常にシビアな業界である。従って，本件のように，本件告知がなされるなどによって営業上の信用を失った場合には，これを回復することは極めて困難であるところ，被告は，自動車製造業界におけるこのような傾向を利用し，本件告知という不正競争行為によって原告を排除した。確かに，被告が本件告知を行ったのは，三菱自動車と富士重工業の２社に対してのみであるが，原告の営業上の信用の侵害は，上記２社以外にも拡大しているところであり，原告の置かれた状況に鑑みれば，早期に効果的な信頼回復措置がとられることが必要であるから，本件においては，被告による謝罪広告が行われる必要性は高いというべきである。
(2)　被告の主張


被告が実用新案権侵害の事実を告知した対象は，三菱自動車及び富士重工業の２社に限られている。その告知内容も，権利侵害が判明したというだけで，他に被告の信用を害するような具体的事実は何ら告知されていない。したがって，上記２社に対して公権的判断結果が個別に伝達されれば十分なはずで，権利侵害がない旨の判決書きによって原告の信用は回復し得る。
告知の対象がわずか２社に限られており，その後のマスコミ報道等によって侵害告知が業界周知の事実になった等の事情も全く存在しない本件の事案において，新聞紙上に謝罪広告を掲載しなければ原告の信用が回復されないと考えるべき事由は何ら存しない。しかも，原告が掲載を求める広告文は，逆に被告の信用を害するような過度の謝罪表現を含むものであって，この点においても明らかに不相当である。
本件告知の対象が限定されていること等の本件事実経過及び原告にも責めに帰すべき事情があったこと等の事情を考慮すれば，謝罪広告の掲載は過大な信用回復措置を求めるものであって，認められるべきではない。
第４　当裁判所の判断
１　争点１（被告の行為は，競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知，流布したものとして，不正競争防止法２条１項１４号所定の不正競争行為に該当し，被告は損害賠償義務を負うか）について争点１についての当裁判所の判断は，中間判決の「事実及び理由」欄第４記載のとおりである。すなわち，被告が，原告の取引先である三菱自動車（岡崎製作所）及び富士重工業（群馬製作所）に対して，原告製品が本件実用新案権を侵害する旨を告知した行為は，不正競争防止法２条１項１４号所定の不正競争行為に該当し，被告は，上記行為につき少なくとも過失があったものであるから，原告に対し，同行為に基づく損害賠償義務を負うものというべきである。２　争点２（被告の不正競争行為により原告の被った損害額）について(1)　完成品まで製造した原告製品が納入できなかったことによる損害ア　前記争いのない事実等に証拠（甲１，２，５，８ないし１３，２０の１ないし４，２１の１ないし３，２２の１，２，３６，３７，３９ないし４２，乙１ないし４，１６，１７）及び弁論の全趣旨を総合すれば，次の事実を認めることができ，これを左右するに足りる証拠はない。
(ｱ)　原告が参入するまでは，ＣＲ分野における主要な業者は被告と株式会社ミスミのみであったが，原告は平成５年ころからＣＲの開発・製造・販売を始め，その営業活動により，被告の従来からの取引先であった富士重工業（群馬製作所）や，三菱自動車（岡崎工場，水島製作所）に対しても，原告製品を納入することができるようになった。そして，平成１０年９月ころまでには，富士重工業については実際のプロジェクトにおいて原告製品が採用されて１８６台の原告製品が納品され，三菱自動車においても試験的に原告製品が採用されるなどの実績をあげるようになっていた。
(ｲ)　原告から富士重工業及び三菱自動車に原告製品を納入する際の価格は必ずしも一定したものではなかったが，平均すると，別紙「本件ＣＲ販売実績価格表」記載のとおりであり，富士重工業に対するＧＣＡＲ型の納品価格が２万１５５２円，ＧＣＡＦ型の納品価格が２万３２４６円，三菱自動車（岡崎工場）に対するＧＣＡＦ型の納品価格が２万３６２８円，三菱自動車（水島製作所）に対するＧＣＡＲ型の納品価格が１万９８８５円，ＧＣＡＦ型の納品価格が２万２５０４円であった。
(ｳ)　ＣＲは，自動車のボデー等に用いられる板金のプレス加工において，連続的に送られてくる被加工物を，順次プレス機械上に載せ，プレスするとき，孔をあけたり，あけなかったりするのに使用するプレス用のパンチリテーナー装置であるが，ＣＲの製造業者が発注を受けてから製品として納入するまでには，一定の期間を要することから，自動車メーカーは，正式な発注とは別に，プロジェクトの開始する遅くとも数か月前には採用予定のＣＲ業者に対して数量は明示しないまでも，採用予定である旨の通知を行うことが多い。実際，原告は，平成１０年２月ころには，平成１１年２月から６月ころの間に予定されていた富士重工業の乗用車「インプレッサ」のフルモデルチェンジのプロジェクトにおいて，原告製品を採用する旨の通知を受けていたし，平成１０年５月ころには，同年１１月から平成１１年５月ころの間に予定されていた三菱自動車の乗用車「ミラージュ」及び「ランサー」のフルモデルチェンジのプロジェクトおいても，原告製品を採用する旨の通知を受けていた。
(ｴ)　自動車のモデルチェンジに際し，ひとつのプロジェクトで使用されるＣＲの総量は一定しておらず，必要に応じて数台から十数台単位で発注が行われ，その都度ＣＲ業者が自動車メーカーに納入することになる。原告は，これまでの納入実績からみて，富士重工業及び三菱自動車において予定されているプロジェクトにおいては，それぞれ２００台ずつの原告製品の納入が可能であるとの見通しを立て，原告系列の下請企業である盤起工業に対して原告製品の部品の製造を，同じく原告系列の下請企業である宮古パンチに対して原告製品の組立を発注した。その結果，これら両社から原告は，１４６台の原告製品（ＧＣＡＲ型が８６台，ＧＣＡＦ型が６０台）の納入を受けた。
(ｵ)　平成１０年９月５日ころ，被告補助参加人から原告に対し，原告商品が本件実用新案権を侵害していることを指摘し，原告において原告商品の製造，販売を直ちに中止するよう強く要求する内容の警告書が送付された。これに対し，原告は，同年９月２１日ころ，被告補助参加人に対し，原告製品を販売するに当たっては，特許関係の調査を十分行ったつもりであるが，事前調査が必ずしも十分でなく，過去に販売した原告商品が被告補助参加人の指摘のとおりという事態もないとは言い切れないこと，原告の調査の結果，原告商品が本件実用新案権を侵害しているような場合には，原告としては速やかに最大限の誠意をもって対処したいと考えていること等を内容とする回答をファクシミリにより送信した。もっとも，この回答中には，原告製品が受注生産品となっているため，現在在庫を抱えていないし，製造販売もしていない旨の記載もされていたが，同記載の内容は，原告が当座の言い逃れをするための虚偽のものであった。


(ｶ)　原告は，同年１１月２０日ころまでに，原告の製品カタログ中の原告製品に関する記載を変更し，「改良の為，構造の一部を変更しました（商品はこの図とは異なります）」という記載を付け加えたほか，同年１２月初めには取引先に対して原告製品についてやむを得ない事情により販売を中止とする旨の「お詫びとご案内」と題する書面を送付したが，富士重工業及び三菱自動車に対しては原告製品の販売中止の措置をとることはなかった。
(ｷ)　被告は，原告が原告製品の製造販売を行っていないと被告補助参加人に説明しながら，その一方で富士重工業や三菱自動車に対しては引き続き販売を行っていることに危機感を募らせ，同年１２月３日，まず三菱自動車（岡崎製作所）に対して本件告知を行い，続いて同月２６日，富士重工業（群馬製作所）に対して本件告知を行った。
(ｸ)　三菱自動車は，本件告知がされた当日である同年１２月３日に原告に対して説明を求め，①今後，被告補助参加人との解決案の提示がなければ，原告製品は使用できないこと，②三菱自動車に対し，同月１０日までに今後の対策を書面にて提示しなければならないことを告げた。その後原告は，三菱自動車からの求めに応じて原告製品の取引数量を開示するとともに三菱自動車との取引が継続されるように理解を求めたが，結局，同月１７日，三菱自動車からＣＲの納入業者のリストから外す旨の通告がされた。
(ｹ)　富士重工業も本件告知がされた同年１２月２６日に，原告に対して説明を求め，「問題を起こしている業者（原告及び被告）は両社とも当社に出入りできなくなるので，早く両社で解決するように。また実用新案権を侵害していないことがはっきりするまでは原告の製品の購入を控える。」旨を告げた。原告はこれを受けて被告との和解協議を行うとともに，富士重工業に対して引き続き取引が継続されるように理解を求めた。しかし被告は，本件告知後も，富士重工業に対して電話あるいは口頭により，原告との取引数量の開示を行うように求め続け，平成１１年３月３１日ころには，富士重工業代表取締役宛に，原告製品の取引数量の開示の要求及びこれに対する誠意ある回答が行われない場合には，刑事告訴も辞さない旨等を内容とする警告書を送付するなどした。
結局，同年４月ころ，富士重工業から原告に対して，原告との原告製品の取引継続は困難である旨の通告がされた。
(ｺ)　上記の富士重工業の「インプレッサ」のフルモデルチェンジのプロジェクト及び三菱自動車の「ミラージュ」「ランサー」のフルモデルチェンジのプロジェクトにおいては，被告のＣＲが採用されたが，実際に平成１０年１２月から平成１１年１２月までの間に，被告が両社から発注を受けて納品したＣＲの数量は，別紙「チェンジリテーナー販売実績表」記載のとおりであり，富士重工業に対しては平成１１年２月から６月までの５か月間及び同年１０月に合計５４台を納入し，三菱自動車に対しては平成１０年１２月から同１１年５月までの６か月間に合計３２台を納入した。
イ　以上の事実を総合すれば，被告による本件告知によって，原告は富士重工業及び三菱自動車に対して納入することが可能であった原告製品８６台（富士重工業分５４台，三菱自動車分３２台）を納品することができなくなったものであり，上記の原告製品を納品できなくなったことによって原告に生じた損害は被告による本件告知との間に相当因果関係があるものと認められる。原告は，富士重工業及び三菱自動車からはそれぞれ原告製品２００台の納品を予定している旨の通知を受けていたと主張するが，上記主張を裏付ける的確な証拠は存在せず，かえって，原告が自認するとおり，ＣＲについては，使用数量が当初より明確に出せないという事情があるものであって，両社が２００台というような数量の原告製品の納入を当初から指示してきたものとは考えられず，原告の上記主張は採用することができない。また，原告は，仮に，今回のプロジェクトで製造した原告製品の全てを富士重工業及び三菱自動車に納品することができず，在庫を抱えてしまうことになったとしても，被告による本件告知がなければ，在庫分は次のプロジェクトで納品されることになったはずであるから，実際に原告のもとに納品され，在庫となった１４６台全部について被告の本件告知との因果関係を認めるべきであると主張するが，原告も認めるとおり，ＣＲ業界においては激しい受注競争が存在するものであり，原告製品が次回のプロジェクトで採用されることにつき，原告の主張するような具体的な見通しが存在したとまでは認められない。他方，被告は，本件告知よりも前に，原告は被告との間の紛争を和解によって解決すべく，自主的に原告製品の販売を中止する措置をとったのであって，原告製品を納品できなかったことと被告による本件告知との間に相当因果関係はない旨主張する。しかしながら，原告が，被告による本件告知よりも前に，富士重工業及び三菱自動車に対して，原告製品の納入を中止する措置をとった事実を認めることはできず，かえって，本件告知後も原告製品の取引が継続されるように両社に対して理解を求めていた事実が認められるのであって，被告の上記主張を採用することはできない。
ウ　上記のとおり，完成品まで製造した原告製品を納入できなかったことを，本件において本件告知と相当因果関係を有する損害として認めることのできる範囲は，原告製品８６台（対富士重工業分５４台，対三菱自動車分３２台）の販売価格相当額ということになる。
原告製品の販売価格の平均は上記認定のとおり，富士重工業に対するＧＣＡＲ型の納品価格が２万１５５２円，ＧＣＡＦ型の納品価格が２万３２４６円，三菱自動車（岡崎工場）に対するＧＣＡＦ型の納品価格が２万３６２８円，三菱自動車（水島製作所）に対するＧＣＡＲ型の納品価格が１万９８８５円，ＧＣＡＦ型の納品価格が２万２５０４円であるが，本件において，原告製品のうちＧＣＡＦ型とＧＣＡＲ型のいずれが現実に納品されることになったのかは明らかではなく，過去の納品実績によってこの点を推測することも困難である。そこで，本件においては，甲２１号証の１ないし３にあらわれている原告製品のうち納品予定であった口径１３ミリ，１６ミリ及び２０ミリのもの（ＧＣＡＦ型かＧＣＡＲ型）の平均価格である２万１７６７円（円未満切捨て）を原告製品の単価として損害額の算定を行うこととする。


したがって，完成品まで製造した原告製品を納入できなかったことにつき，被告による本件告知と相当因果関係を有する損害は，上記原告製品の単価である２万１７６７円に８６（台）を乗じた１８７万１９６２円と認められる。(2)　仕掛かり中の部品のままではあるが今後販売予定であった原告製品を納入
できなかったことによる損害
上記(1)における認定の際に説示したとおり，富士重工業あるいは三菱自動車から原告に対して原告製品２００台の発注がされたことを認めることはできないし，また，原告製品を製造したものの富士重工業及び三菱自動車に納品することができずに在庫を抱えることになった場合，それが次のプロジェクトで納品されることになったはずであるという原告主張を採用することもできないのであるから，上記(1)において認定した被告によって現実に両社に納品された８６台を上回る台数分については，仮に原告が部品を調達していたとしても，そのために要した費用を被告による本件告知と相当因果関係を有する損害と認めることはできないというべきである。
したがって，原告の主張を採用することはできない。
(3)　原告が新タイプのＣＲを製造したことによる損害ア　証拠（甲２３，２４，３３の１，２，４０，４１，乙３の１ないし５，４，８ないし１２，１３の１，２）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実を認めることができ，これを左右するに足りる証拠はない。
(ｱ)　平成１０年９月ころ，被告補助参加人から原告製品が本件実用新案権を侵害しているとの警告を受けた原告は，富士重工業及び三菱自動車に対しては，原告製品の納入を続けることを予定しつつ，一方で本件実用新案権を侵害しないことが明確な製品の開発も画策するようになり，同年１１月２０日ころまでに，原告の製品カタログ中の原告製品に関する記載を変更し，「改良の為，構造の一部を変更しました（商品はこの図とは異なります）」という記載を付け加えるなどしたが，この段階においては，富士重工業及び三菱自動車に原告製品を納入することを予定していたため，新製品開発の動きが具体化することはなかった。(ｲ)　同年１２月に被告による本件告知が行われた後，原告は三菱自動車及び富士重工業から実用新案権侵害の有無についての説明を求められた。これらの席上において，原告の担当従業員は本件実用新案権を侵害していないものであれば採用可能かどうか尋ねた。これに対する三菱自動車からの回答は「実用新案権を侵害していないとはっきりしているものが提案できれば，再度検討する。ただし，安いものでなければ採用しない。また，他社で実績がないものは採用しない。」というものであり，富士重工業からの回答は「もし本件実用新案権を侵害していないものがあればテストして再度検討する」というものであった。(ｳ)　上記のような取引先の意向を受け，原告は，本件実用新案権との関係で問題を生ずることのない新タイプのＣＲの開発作業につき，本格的にこれを開始した。なお，この開発作業は原告において行われたが，これを業者に委託した場合には３１９万円を要するものであった。そして，原告は新タイプのＣＲの開発を了し，平成１２年６月ころまでの間に，宮古パンチにおいて３１４台の新タイプのＣＲの組立が行われた。もっとも，その際には富士重工業及び三菱自動車に販売を予定していた口径１３ミリ，１６ミリ及び２０ミリの製品だけでなく，他の口径の製品も相当数量製造された。
(ｴ)　他方，被告及び被告補助参加人においては，平成１０年１１月ころまでには，それまで製造・販売していたＣＲに代えて，①在来品に比して取付け面積が３２％縮小され，②パンチ，ノック，ボルト孔の位置は今までどおりなので，在来品との互換性があり，③スプリング位置を最適化し，安定感，カムへの追従性を良くした「スーパーチェンジリテーナー」という新製品（以下「被告新製品」という。）を開発し，販売を開始した。
(ｵ)　当初原告製品が納入される予定であった富士重工業及び三菱自動車に対しては，被告による本件告知の結果，被告がＣＲを納入するようになったが，遅くとも，富士重工業では平成１１年７月ころ，三菱自動車では平成１１年１０月ころまでには在来品に代えて被告新製品が納入されるようになった。しかしながら，原告の新タイプのＣＲが両社に採用されることはなかった。イ　以上の認定事実によれば，被告による本件告知によって原告は新タイプのＣＲを開発することを余儀なくされたと認められるから，原告の新タイプのＣＲの開発に要した費用と認められる３１９万円は被告による本件告知との間に相当因果関係を有する損害というべきである。
しかしながら，原告の主張する損害のうち，新タイプのＣＲ製品を販売のために製造した費用については，具体的に受注する見込みのない時点で原告が独自の判断で製造に踏み切ったものであり，現に富士重工業や三菱自動車に納品を予定していた製品と口径の異なるタイプのものも多数製造したものである。これらの点に照らせば，これに要した費用は，被告による本件告知と相当因果関係のある損害と認めることはできない。


被告は，原告による新製品の開発自体そもそも行われたかどうか疑わしいものであるし，仮に開発が行われたとしても原告の経営判断として行われたものであって，被告の本件告知との間に因果関係はない旨主張する。しかしながら，原告による新製品の開発の事実自体は上記のとおり関係証拠から認定できる（これを左右するに足りる証拠はない。）。また，因果関係の点については，たしかに，被告新製品の発売後においては，原告としてもこれに対応すべく新タイプの製品の開発を検討することが求められる状況にあったこと，原告が新タイプの製品を開発したとしても，それが富士重工業及び三菱自動車に採用されることが明らかな状況ではなく，むしろ両社の担当者からは再度検討を行うことになる旨の意向が示されていたことが認められ，原告において新タイプのＣＲの開発を決断するに至った事情のなかには，被告による本件告知によって惹起された実用新案権との抵触問題を解決すること以外の事情も含まれていたことは否定できないものの，上記認定事実に照らせば，原告において新タイプのＣＲの開発を行うに至った最大の理由は，被告による本件告知によって原告製品の有力な取引先である富士重工業及び三菱自動車から取引を拒絶されるに至ったことであることは明らかである。このような事情の下においては，新製品の開発に要した費用は，被告による本件告知と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。被告の上記主張を採用することはできない。ウ　したがって，新タイプのＣＲの製造については，被告による本件告知と相当因果関係を有する損害は，３１９万円と認められる。(4)　原告製品以外の自動車プレス金型用部品を納入できなかったことによる損害本件全証拠によっても，原告製品以外の自動車プレス金型用部品が納入できなかったことについては，被告による本件告知との間に相当因果関係があることを認めることができない。
甲４０号証（Ａ弁理士作成の報告書）によれば，富士重工業（群馬製作所）の購買担当者であるＢは，平成１５年７月１７日に行われたＡ弁理士からの聞き取りにおいて，平成１０年当初ころに，原告から「今度のプロジェクトに使用する零面規制プレート，底突きプレート，鋳込みフック等について富士重工業向けに製品開発したので，それら製品についてプレゼンテーションを行いたい」旨の申し込みがあり，富士重工業もそのプレゼンテーションを行うことで許可していたが，被告からの本件告知があったことから上記各製品のプレゼンテーションを延期し，結局，原告被告間で解決の見込みが立たなかったため，プレゼンテーションは中止した旨を述べたことが認められる。しかしながら，そもそもＡ弁理士の聞き取り自体，本件告知から４年半以上が経過した時点で行われたものであって，Ｂの記憶がどれほど鮮明なものであったか疑わしいところであるし，その内容も，平成１０年の当初に原告からプレゼンテーションの申込があったにもかかわらず，同年１２月の本件告知の時点でまだプレゼンテーションが行われていないという不自然な内容を含むものであって，これを信用するには躊躇せざるを得ないものである。したがって，甲４０号証のＢの上記供述部分によっては原告主張事実を認定するには足りないというべきであるが，仮に，Ｂの供述どおりの事実があったとしても，富士重工業において原告製品以外の自動車プレス金型用部品の採用が具体的に検討されていたわけではなく，単に原告による各製品のプレゼンテーションを許可していたにすぎないというのであるから，いずれにしても，原告が富士重工業に原告製品以外の自動車プレス金型用部品を納品できなかったことと被告による本件告知との間に相当因果関係があることを認めることはできない。また，他に原告主張を認めるに足りる証拠もない。
(5)　営業上の信用・名誉毀損による損害
前記のとおり，原告は富士重工業及び三菱自動車に対して原告製品の販売実績を有していたが，被告の本件告知により全く納品することができなくなってしまい，その代わりに被告が製品を納入し続けているといった事実が認められ，原告に一定の信用毀損が生じたことは明らかであるところ，本件においては，被告は，本件実用新案権につき実用新案権者でも専用実施権者でもないにもかかわらず，自己が実用新案権者であるように記載して本件告知を行ったものであり，本件告知を知的財産権についての権利者の権利行使の一環として行われた行為と評価することができないこと，被告は本件告知後も原告の取引先である三菱自動車や富士重工業に対し原告製品の取引の内容を明らかにするように強硬に申し入れ，虚偽の事実を前提に原告に対して刑事告訴を行い，さらに富士重工業に対して，原告商品の取引を明らかにしない場合には実用新案権の侵害について原告と共謀していると判断して刑事告訴を行うことになる旨を通告するなど本件告知後もさらに執拗に原告の信用を毀損する行為を行ったことが認められるところであり，本件においてはこのような被告の不正競争行為後の事情も斟酌することが相当である。他方，被告においては，本件告知の内容が虚偽であることを明確に認識して行ったとまではいえないこと，被告補助参加人から警告を受けた後，原告は被告補助参加人に対し，積極的に実用新案権侵害を争うことなく，原告商品の在庫はなく，製造販売もしていない旨の虚偽の説明をしたこと等の事情も認められるところであり，これら本件弁論に顕れた一切の事情を総合考慮すると，被告の不正競争行為による原告の営業上の信用毀損に基づく損害としては５００万円をもって相当と認める。
(6)　弁護士費用
本件訴訟を提起するに際し，原告がその訴訟遂行を弁護士に委任したことは当裁判所に顕著な事実であるところ，本件事案の内容，請求額，認容額その他諸般の事情を斟酌し，被告の不正競争行為と相当因果関係のある損害としては１００万円をもって相当と認める。
３　争点３（謝罪広告掲載の必要性）について
原告は，本件において原告の信用を回復するためには損害賠償とともに謝罪広告を掲載する必要があると主張する。しかしながら，原告製品の需要者は自動車メーカー等の限られた業者に限られているものであるところ，被告による本件告知の対象は２社に限られており，被告において他の自動車メーカーに対して本件告知をしたという事情も窺われないこと等の本件の事情の下においては，金銭賠償に加えて，謝罪広告掲載による信用回復の措置を認める必要性が存在するとまでは認められない。
４　結論
以上のとおりであるから，原告の被告に対する請求は，金１１０６万１９６２円及びこれに対する不正競争行為の後の日である平成１０年１２月２７日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金を請求する限度で理由がある（原告は年６分の割合による遅延損害金を請求しているが，本件請求は，不正競争行為（不法行為）を理由とする損害賠償請求であって，商行為によって生じた債権の請求ではないから，遅延損害金の請求のうち民法所定の年５分の割合を超える部分は理由がない。）。
よって，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４６部