本件特許発明の構成要素は，本件特許権の出願時（優先権主張時）以前である１９６８年〔昭和４３年〕１０月１５日に公開されたオランダ公開特許公報（出願第６８０５３５５号の特許に係るもの。昭和４３年１２月１６日特許庁資料館受入れ。乙４。以下，「オランダ特許公報」といい，これに記載された発明を「先行発明」という。）にすべて記載されており，本件特許発明と同一の発明が公知であった。したがって，本件特許権は，特許法２９条１項３号に違反して特許されたものであり，同法１２３条１項２号所定の無効事由を有することが明らかである。なお，本件特許権につき東レの請求した無効審判について，特許庁は，平成１０年７月３１日，「請求不成立」の審決をしたが，東京高等裁判所は，上記無効審決の取消を求めた審決取消請求事件（平成１０年（行ケ）３０８号審決取消請求事件）において，平成１２年７月１３日，本件特許発明と先行発明が同一発明であるとして，特許庁の上記審決を取り消す旨の判決をしているものであって，本件特許権については，無効の判断がされることが確実である。
(イ)　進歩性の欠如
仮に先行発明と本件特許発明との間に何らかの差異があるとしても，英国特許公報（乙１）に記載されたモルデナイト（ゼオライトの一種）を触媒とする脱ロウ方法についての１９６８年１１月２０日当時の技術水準を参照すれば，当業者が先行発明から本件特許発明に到達するのは容易である。したがって，本件特許発明は，特許法２９条２項の要件を満たしておらず，同法１２３条１項２号により無効である。
(ウ)　記載不備（特許法３６条違反）
本件特許発明における「転化条件下での有効寸法」については，本件明細書においてその意味が明らかにされておらず，また本件明細書に記載された各種炭化水素の半吸着時間の測定に関する記載，及びベンゼンとメシチレンの吸着量に関する記載は，転化条件下での有効寸法を決定する手段ではなく，本件明細書においてはこの点で記載不備がある。Ｘ線回折図では「ゼオライト構造」が特定できるに止まり，この方法は，「ゼオライトの有効細孔径」を決めるのに必要十分な測定法とはいえない。また，常温と転化条件下では，著しく環境が異なっており，有効細孔径が一定であるとはいえず，常温での吸着試験結果から，「転化条件下での有効細孔径」を推定することはできない。
したがって，本件明細書では，「転化条件下での有効細孔径」について，その試験条件，判断基準が規定されておらず，いかなる測定方法に従って測定したものであるかさえも記載されていないから，本件特許発明は，これを実施することが不可能であり，平成６年法律第１１６号による改正前の特許法３６条４項の要件を満たしておらず，同法１２３条１項４号により無効である。
イ　原告の主張
(ア)　被告は，オランダ特許公報（乙４）に，ＺＳＭ－５は，「選択的吸着のみならず，クラッキング，ハイドロクラッキング‥‥‥等の如き炭化水素の触媒転化の際の触媒又は触媒成分として有用である」との記載があるから，本件特許発明の対象である炭化水素の選択的転化法が記載されていると主張する。しかし，クラッキングという言葉は，もともと蒸留装置によりガソリンを回収した後の留分から，更にガソリンを取り出すための工程に付された名称である。したがって，石油工業においては，クラッキングは，「比較的大きな分子量を持つ炭化水素分子の混合物を，低分子量を持つ炭化水素混合物に変換する操作」と定義され，また，ハイドロクラッキングは，「水素を，温度と圧力条件を変えてクラッキング操作に供給して行う方法」と定義されている。これに対し，本件特許発明が対象とする選択的脱ロウ法は，ロウ分を選択的に除去して流動点の低下した石油製品を得るものであって，原料油の分子量をできるだけ変化させずにその流動点を低下させるのが狙いである。精製プロセス上，両者は全く別異のプロセスであって，先行発明と本件特許発明は全く別の発明である。
(イ)被告が被告の主張(ア)で指摘する，東京高等裁判所の判決は誤っている。
２つの発明のうち，一方が上位概念で規定され，他方が下位概念で規定されている場合，特許法２９条の規定の適用に当ってこれらを同一発明とみなすか否かは，いずれが公知発明であるかによって異なる。公知発明が下位概念で規定されていた場合には，両者は同一発明である。これは，後の出願にかかる発明が公知発明を包含することから，特許出願の対象の少なくとも一部は公知発明を含むことになるからである。これに対して，公知発明が上位概念で規定されていた場合には，原則として，両者は同一発明ではない。両者が特許法上の意味において同一とされるのは，次の場合に限られる。
①　公知発明の実施例に具体的に記載された構成又はその自明な変形が，後の出願の特許請求の範囲に含まれる場合。
②　後の出願において付加されている限定が自明な限定，技術的に無意味な限定である場合。
以上のいずれでもない場合には，両者は同一ではないとして，進歩性の検討が必要となる。しかるに，上記判決は，「先行発明の出発原料は，単に『炭化水素』であり，そこには何らの限定もない。」と認定して，公知発明の方が上位概念で規定されていることを認定しながら，前記①②の要件を検討することなく，先行発明と本件特許発明とを同一発明と結論づけている。これは，特許法解釈の重要な誤りであるか，理由不備である。以上の誤りが結論に影響を及ぼしたことは極めて明らかである。先行発明の具体的な実施例を検討すれば，先行発明には，本件特許発明の「脱ロウ法」が記載されていないことに容易に気づいたはずである。上記判決は，触媒が同一であることに目を奪われて，「出発原科，反応，触媒を同じく，その結果，得られる目的物質も同じくしている」と認定しているが，上位概念で「炭化水素」とひとくくりにしなければ，出発原料が異なることによって，反応，目的物質も異なることに容易に気づいたはずである。以上のような理由により，原告は，最高裁判所に上告したのであり，上記誤りが認定されれば，上記高裁判決は取り消されることになるから，本件特許権が明白に無効であるとはいえない。
第３　当裁判所の判断
１　争点２（本件特許権が明白に無効で，本件特許権に基づく権利行使が権利濫用に該当するかどうか。）について
(1)　オランダ特許公報の記載
ア　証拠（乙４）によれば，本件特許権の出願時（優先権主張時）以前である１９６８年〔昭和４３年〕１０月１５日に公開されたオランダ公開特許公報（出願第６８０５３５５号の特許に係るもの。昭和４３年１２月１６日特許庁資料館受入れ）には，次の記載があることが認められる。


「ある種のゼオライト物質は，一定の結晶構造を有する規則正しい多孔性の結晶性アルミノシリケートであって，構造内には多数の空隙があり，これらの空隙はそれより小さな多数の溝によって相互に連結されている。このような空隙及び溝は，大きさが非常に均一である。これらの穴の大きさは，或る大きさの分子を吸着することを許容するけれども，それより大きな分子は排斥するような大きさである。従って，このような物質は“分子篩”として知られるようになり，これらの特性を種々の方法に有利に利用して使用される。」（訳文１頁３行～９行）「この結晶性ゼオライトは選択的吸着特性を示し，Ｈ２Ｏ及びｎ－ヘキサンを吸着するが，シクロヘキサンの如き大きな分子は顕著に吸着しないのである。」（同３頁２行～４行）
「本発明の合成結晶性ナトリウムアルミノシリケートゼオライト（ＺＳＭ－５）は次の酸化物のモル比にて示される組成を有するものである。０．８～１Ｎａ２Ｏ：Ａｌ２Ｏ３：２０～６０ＳｉＯ２ゼオライトＺＳＭ－５はＸ－線回折によって組成が同定され，識別され，‥‥‥Ｎａ２Ｏ／Ａｌ２Ｏ３のモル比が０．８３である代表的なＺＳＭゼオライトのＸ－線回折格子のデータが下記の表Ａに示される。」（同４頁６行～１１行）「本発明の結晶性ナトリウムアルミノシリケートゼオライト及びこれをイオン交換した型のものは選択吸着のみならず，クラッキング，ハイドロクラッキング，異性化，アルキル化等の如き炭化水素の触媒転化の際の触媒として又は触媒成分として有用である。」（同９頁７行～９行）
「実施例ＸＸＩ　実施例ＸⅤにて説明する如くして得られた生成物ＺＳＭ－５が０．５Ｎの塩酸にてイオン交換され，ｎ－ヘキサンを使用して，クラッキング活性が試験された。その結果は表Ｈに示される。」（同１８頁５行～８行）「炭化水素原料を触媒転化条件下で上記特許請求の範囲１～１１の１またはそれ以上の方法により得られる結晶性アルミノシリケートと接触させることを特徴とする炭化水素原料の触媒転化方法」（特許請求の範囲１２項）
イ　「クラッキング」の意義
「クラッキング」とは，通常の用語例に従えば，「一般には有機化合物を加熱して分解することをいうが，石油精製においては，石油の重質留分を分解してガソリン，灯油，軽油など付加価値の高い製品を増産するためのプロセスをいう。」（「化学大辞典」６２７頁，東京化学同人１９８９年１０月第１版第１刷発行），「熱，接触あるいは水素添加などの各分解法によって分子結合を壊し，炭化水素の分子量を下げるのに用いられる工程」（「マグローヒル科学技術用語大辞典」昭和５５年１月発行）などといった意味に用いられているものであることが認められる。
ウ　上記ア及びイで認定したところを併せ考えると，オランダ特許公報には，ゼオライトＺＳＭ－５は，「分子篩」としての性質を有し，この性質のゆえに，選択吸着のみならず，クラッキング，ハイドロクラッキング，異性化，アルキル化等のような炭化水素の触媒転化反応の際の触媒として有用であることが記載されていることが認められる。したがって，そこには，ゼオライトＺＳＭ－５の種々の利用方法の一つとして，炭化水素原料を出発原料とし，ゼオライトＺＳＭ－５を触媒として，ある大きさの炭化水素を選択的にクラッキング，すなわち，分解して転化する技術（先行発明）が記載されているということができる。
(2)　本件特許発明と先行発明との対比
ア　本件特許発明と先行発明との共通点について
本件特許発明と先行発明とを対比すると，出発原料が，本件特許発明では「直鎖炭化水素および僅かに枝分かれした炭化水素と他の異なる分子形状を有する化合物の混合物」とされているのに対して，先行発明では，単に「炭化水素」とされている点，反応について，本件特許発明では，「直鎖炭化水素および僅かに枝分かれした炭化水素を選択的にクラッキングすることを特徴とする脱ロウ方法」とされているのに対して，先行発明では，単にある大きさの炭化水素を選択的にクラッキングするものとされている点で相違していることが認められる。一方，使用される触媒について見ると，本件特許発明において触媒として使用される「結晶性ゼオライト物質」は，本件明細書の特許請求の範囲の記載では，「一般に楕円形の形状を持ち，転化条件の下で該楕円形の長軸が６Åないし９Å短軸が約５Åの有効寸法を有する孔を有し，該直鎖炭化水素および僅かに枝分かれした炭化水素がその孔構造中に入ることができ，転化されることができる結晶性ゼオライト物質であって，酸化物のモル比の形で表わして一般式０．９±０．２Ｍ２／ｎＯ：Ａｌ２Ｏ３：５－１００ＳｉＯ２：ｚＨ２Ｏ（式中Ｍは水素イオンを含む陽イオンで，ｎは該陽イオンの原子価であり，ｚは０ないし４０の値である。）
で示され且つ下記に示す主要な線をもつＸ線回折図を有する結晶性ゼオライト物質」とされていて，必ずしも明確でないものの，証拠（甲３９。特許審判請求公告。以下「本件公告」という。）によると，本件明細書の「発明の詳細な説明」欄に，「すなわち本発明の触媒はＺＳＭ－５型ゼオライトであり，その内部孔構造の中にノルマル脂肪族化合物および僅かに枝分れした脂肪族化合物特にモノメチル置換化合物が入ることができるが，しかし少なくとも４級炭素原子を含有するすべての化合物すなわち４級炭素原子に等しいか或はそれより大きい分子寸法を有するすべての化合物は実質上これを排除するのである。」（本件公告４欄３４行～４１行），「本発明方法で使用しうるゼオライト物質はＺＳＭ－５型のゼオライトである。ＺＳＭ－５型の物質は特許第６１９８２４号（特公昭４６－１００６４号）に開示されている。ＺＳＭ－５型ゼオライトは下記の第１表に述べる特徴あるＸ線回析図を有する。ＺＳＭ－５組成物は酸化物のモル比の形で下記の通り同定することができる。


０．９±０．２Ｍ２／ｎＯ：Ａｌ２Ｏ３：５－１００ＳｉＯ２：ｚＨ２Ｏ式中Ｍは水素を含む陽イオンでｎは（「陽イオン」とあるのは，「陽イオンでｎは」の誤記と認める。）該陽イオンの原子価であり，ｚは０ないし４０の値である。」（同６欄４４行～７欄４行）との記載があることが認められ，第１表には，特許請求の範囲に示されたＸ線回析図とほぼ同一の格子面間隔が示されていることが認められる。そうすると，少なくともゼオライトＺＳＭ－５は，本件特許発明に使用される触媒であり，一方，先行発明において使用される触媒もまた，上記のとおり，ゼオライトＺＳＭ－５であるから，両発明は，使用する触媒において共通していることが明らかである。
イ　相違点の検討
(ア)出発原料に関する相違点について
出発原料に関する本件特許発明と先行発明との相違点について検討する。
ａ　１９５９年６月１日～５日に開催された第５回世界石油会議第Ⅴ部門議事録（ＦＩＦＴＨ　ＷＯＲＬＤ　ＰＥＴＲＯＬＥＵＭ　ＣＯＮＧＲＥＳＳ，ＩＮＣ，１９５９年発行。乙２７）の２３８頁の第４図によれば，典型的な炭化水素原料である石油留分は，混合物から特に分離精製しない限り，直鎖炭化水素，枝分れ炭化水素，単環シクロパラフィン等の多数の炭化水素からなっており，ロウ分だけで構成されているものも，非ロウ分だけで構成されているものもなく，ロウ分及び非ロウ分が混在しているのが普通であることが認められる。ｂ　本件特許発明の出発原料は，上記のとおり，「直鎖炭化水素および僅かに枝分かれした炭化水素と他の異なる分子形状を有する化合物の混合物」であり，「他の異なる分子形状を有する化合物」については，「化合物」という極めて抽象的な用語を用いているため，明確ではないものの，甲３９（本件公告）によれば，本件明細書の「発明の詳細な説明」欄には，「本発明は結晶性ゼオライト性物質の存在における新規な脱ロウ法に関する。更に詳しくは本発明は直鎖パラフィンおよびわずかに枝分れしたパラフィンと炭化水素供給原料中に一般に見出される他の成分との混合物から前記パラフィンを選択的に（「パラフィン選択的に」とあるのは誤記と認める。）転化することによって炭化水素供給原料から前記パラフィンを除去する方法に関する。」（本件公告２欄４９行～３欄３行）という記載があることが認められ，同記載によれば，「他の異なる分子形状を有する化合物」とは，炭化水素供給原料中に一般に見出される，「直鎖パラフィンおよびわずかに枝分れしたパラフィン」（これらが特許請求の範囲にいう「直鎖炭化水素および僅かに枝分かれした炭化水素」であることは明らかである。）以外の成分のことであることが認められる。したがって，３種の混合物がいずれも炭化水素であることは明らかである。そして，本件特許発明の「他の異なる分子形状を有する化合物」に何らの限定もないことに，上記ａ認定の事実を考慮すると，ロウ分も非ロウ分も混在する典型的な炭化水素原料は，本件特許発明にいう「直鎖炭化水素および僅かに枝分かれした炭化水素と他の異なる分子形状を有する化合物の混合物」に該当するものと認められる。
一方，先行発明の出発原料は，単に「炭化水素」であり，そこには何らの限定もない。
以上のとおりであるから，本件特許発明の出発原料と先行発明のそれとは，同一であるということができる。
(イ)　反応について
次に，反応に関する本件特許発明と先行発明との相違点について検討する。
ａ　本件特許発明と先行発明とが，炭化水素をクラッキングするという点で共通していることは，明らかである。
本件特許発明では，「直鎖炭化水素および僅かに枝分かれした炭化水素を選択的にクラッキングする」とされているので，先行発明との対比において，その技術的意義について検討する。
本件特許発明及び先行発明において触媒とされているゼオライトＺＳＭ－５は，前記アに認定のとおり，本件特許発明の特許請求の範囲にいう「一般に楕円形の形状を持ち，転化条件の下で該楕円形の長軸が６Åないし９Å短軸が約５Åの有効寸法を有する孔を有し，該直鎖炭化水素および僅かに枝分かれした炭化水素がその孔構造中に入ることができ，転化されることができる結晶性ゼオライト物質」であることが明らかであるから，本件特許発明の出発原料である典型的な炭化水素原料，すなわち，石油留分（直鎖炭化水素，枝分かれ炭化水素，単環シクロパラフィン等の多数の炭化水素からなっているもの）を，ゼオライトＺＳＭ－５によって転化反応を実施しようとした場合，上記ゼオライトＺＳＭ－５の性質により，「該直鎖炭化水素および僅かに枝分かれした炭化水素がその孔構造中に入ることができ」ることになり，「該直鎖炭化水素および僅かに枝分かれした炭化水素」のみに対して転化反応が行われることになる。
ｂ　次に，一般的な炭化水素を出発原料としている先行発明において，ゼオライトＺＳＭ－５によって転化反応を実施しようとした場合，「該直鎖炭化水素および僅かに枝分かれした炭化水素がその孔構造中に入ることができ」ることになる点において，本件特許発明の場合と同様であるから，「該直鎖炭化水素および僅かに枝分かれした炭化水素」のみに対して転化反応が行われることになる。要するに，ゼオライトＺＳＭ－５を触媒としてクラッキングを行う限り，必然的に，直鎖炭化水素及びわずかに枝分かれした炭化水素についての選択的なクラッキング（分解による転化）が行われることになる。


このように，本件特許発明の「直鎖炭化水素および僅かに枝分かれした炭化水素と他の異なる分子形状を有する化合物との混合物」（典型的な炭化水素原料）であろうが，先行発明の一般的な炭化水素であろうが，ゼオライトＺＳＭ－５を触媒としてクラッキングを行う限り，必然的に，「該直鎖炭化水素および僅かに枝分かれした炭化水素」のみに対して選択的なクラッキングが行われ，転化反応が行われることになるから，結局，本件特許発明の「直鎖炭化水素および僅かに枝分かれした炭化水素を選択的にクラッキングする」とされている点でも，本件特許発明と先行発明との間には，差異がないものというべきである。以上によれば，本件特許発明と先行発明とは，出発原料，触媒及び反応のいずれについても同一であるということができる。
(3)　「脱ロウ方法」の意義
本件特許発明は，「脱ロウ方法」の一つであるとされているので，先行発明との対比において，「脱ロウ方法」の技術的意義について検討する。ア　「脱ロウ」が，通常の用語例に従えば，ロウ分を除去するということを意味する語であることは，明らかであり，その定義として必ずしも決まったものがあるとは認められないが，「物質や物体から蝋を除去すること。石油から個体炭化水素を分離するのに用いられる工程。」（「マグローヒル科学技術用語大辞典」昭和５５年１月３０日発行），「低温での流動性に富む潤滑油を得るために，石油留分中から蝋分（パラフィン）を除去すること」（「大辞林」平成元年３月第８刷発行），「石油から潤滑油を製造する際，冷却によりパラフィンを分離・除去すること」（「広辞苑第４版」平成３年１１月第１刷発行）といった意味で使用されていることは，当裁判所に顕著である。したがって，「脱ロウ」は，通常の用語例においては，原料油中のロウ分のみを選択的に除去，すなわち，「除き去る」あるいは「取り去る」というものであり，その手段を問わないものであるということができる。
イ　先行発明は，炭化水素原料を出発原料とし，ゼオライトＺＳＭ－５を触媒としてロウ分を選択的にクラッキング（分解）する技術であるから，ロウ分を「除去」していない，すなわち，除き去ったり取り去ったりしていないので，先行発明は，通常の用語例でいう「脱ロウ」を行うものではない。ウ　次に，本件特許発明にいう「脱ロウ方法」の意味について検討する。(ア)　甲３９（本件公告）を見ると，本件明細書の「発明の詳細な説明」欄には，以下の記載があることが認められる。
「本発明は結晶性ゼオライト性物質の存在における新規な脱ロウ法に関する。更に詳しくは本発明は直鎖パラフィンおよびわずかに枝分れしたパラフィンと炭化水素供給原料中に一般に見出される他の成分との混合物から前記パラフィン選択的に転化することによって炭化水素供給原料から前記パラフィンを除去する方法に関する。」（本件公告２欄４８行～３欄３行）
「種々のゼオライト性物質および特に結晶性アルミノシリケ－トがこれまで種々の接触転化操作に使用されてきたが，しかしこれらの先行技術の操作は一般に１種または２種の主要なカテゴリーに入るのである。１種の型の転化操作においては装入原料中に通常見出される成分の大部分を受入れるのに充分な大きな孔の寸法を有するゼオライトが使用された。すなわち，これらの物質は大きな孔寸法の分子フルイと言われ，それらは６～１３オングストロームの孔の寸法を有することが一般的に述べられており，‥‥‥アルミノシリケートの他の型は約５オングストロームの単位の孔の大きさを持ち，選択的にノルマルパラフィンに作用して他の分子種を実質的に排除するのに使用される。」（同３欄２７行～４０行）「あるクラスのゼオライト性分子フルイがそれらの内部の孔構造中にノルマルパラフィンだけがなくて僅かに枝分れしたパラフィンをも出入りすることができ，しかも極度に枝分れしたイソパラフィンを排除する能力を有する点で独特のフルイ性を有し，このゼオライト性分子フルイを使用することによって極めて効果的な接触操作を行うことができることを見出した。こうしてノルマルパラフィンに対して選択的だけでなくて僅かに枝分れしたパラフィン，そして特にモノメチル置換されたパラフィンに対しても選択的な炭化水素転化操作を行うことがいまや可能である。」（同３欄４６行～４欄６行）
「これらの性質を示すゼオライト性物質をノルマルパラフィンを選択的に除くことだけが従来望まれていた脱ロウ操作に使用すれば経済的価値が増した生成物が得られる点で多くの増大した予期せざる利益があることが見出された。」
（同４欄７行～１１行）
「本発明の新規な脱ロウ法は従来使用されてきた２種の型のアルミノシリケートの中間にあると一般的に言われるゼオライト性物質を使用することに基く。すなわち本発明の触媒はＺＳＭ－５型ゼオライトであり，その内部孔構造の中にノルマル脂肪族化合物および僅かに枝分れした脂肪族化合物特にモノメチル置換化合物が入ることができるが，しかし少なくとも４級炭素原子を含有するすべての化合物すなわち４級炭素原子に等しいか或はそれより大きい分子寸法を有するすべての化合物は実質上これを排除するのである。」（同４欄３２行～４１行）「換言すれば本発明のゼオライトは転化条件下即ち脱ロウ反応条件下でノルマル脂肪族化合物及び僅かに枝分かれした脂肪族化合物特にモノメチル置換化合物は入ることができるが４級炭素原子を含有する化合物は入ることができない有効寸法，即ち楕円形でその長軸が６Åないし９Å，短軸が約５Åの有効寸法の孔を有する。」（同６欄２１行～２６行）
「先に述べたように本発明の新規な方法は炭化水素供給原料の脱ロウに関する。本明細書および特許請求の範囲で使用する脱ロウとはその最も広義に使用し，石油原料から容易に固化する（ロウ）炭化水素を除去することを意味する。更に特定の例で説明するように処理することができる炭化水素供給原料には潤滑油並に凝固点または流動点問題を有する原料すなわち約１７６℃（３５０ﾟF）以上で沸騰する石油原料が含まれる。脱ロウはクラッキングまたはハイドロクラッキング条件の下で行うことができる。」（同２１欄３２行～２２欄３行）(イ)　また，本件明細書の「発明の詳細な説明」欄における実施例についての記載を見ると，以下の記載があることが認められる。「ＺＳＭ－５触媒を使用して同じロウ質アマールガス油の他の部分を形状選択的転化処理に付した。‥‥‥流動点の降下はノルマルパラフィンの除去によるものであるけれども，それが流動点降下の完全な回答ではないことを知ることができる。本発明の新規な方法はノルマルパラフィンが全部除去されなくても流動点の著しい降下を生ずる。‥‥‥本発明の新規な触媒は流動点に有害な作用を及ぼす僅かに枝分れしたパラフィンをも転化するものと思われる。」（実施例３，本件公告２５欄１３行～２６欄５行）


「本発明の触媒を使用して得られる形状選択性と先行技術の形状選択的物質との型の差異を例証するために，例２で使用したのと同じロウ質アマールガス油をカルシウムＡ‥‥‥として同定された結晶性アルミノシリケートとＺＳＭ－５の焼成試料とを用いて形状選択的クラッキングの比較を行った。同じ原料を分解して得た生成物の比較を下記の表に示す。本発明の新規方法によって得られたコークス収量は先行技術の古典的形状選択的物質を用いて得たコークス収量よりも著しく低いことが一見して明らかである。さらにガソリンの生成すなわちＣ５－Ｃ１２はカルシウム－Ａ型触媒の場合に比してかなり高い。さらに先行技術による古典的形状選択的触媒は常にＣ４炭化水素に富み，逆にＣ５－Ｃ１２炭化水素の少ない生成物を生ずる。」（実施例例５，同２６欄３２行～２７欄４４行）(ウ)　本件明細書の上記記載によれば，本件特許発明は，従来の接触転化操作において使用されていた約５Åの孔の寸法を有するゼオライト性物質よりやや大きめの孔を有するゼオライトＺＳＭ－５を使用して接触転化操作を行うものであり，ゼオライトＺＳＭ－５が，直鎖炭化水素だけでなく，「僅かに枝分かれした炭化水素」に対しても選択的にクラッキング（分解して転化）する作用に着目し，この直鎖炭化水素及び「僅かに枝分かれした炭化水素」，すなわち，ロウ分を分解して消滅させる作用をしていることから，これを一方で「選択的にクラッキング」といい，他方で「新規な脱ロウ法」と称しているものと認められ，ここにいう「脱ロウ」は，原料油中からロウ分を選択的にクラッキング（分解して転化）し，分子量の低い（流動点の低い）生成物に変えることを意味するものである。そうすると，本件特許発明にいう「脱ロウ」も，先行発明と同様に，ロウ分を「除去」していない，すなわち，除き去ったり取り去ったりしていないので，通常の用語例にいう「脱ロウ」ではない。
エ(ア)　ところで，乙１の英国特許公報（特許第１１３４０１４号明細書に係るもの。１９６８年〔昭和４３年〕１１月２０日刊行。昭和４４年２月特許庁資料館受入れ）には，次の記載がある。
「選択的にクラッキングされるロウ質炭化水素はパラフィンロウであることも判明した。従ってクラッキングされる炭化水素はほとんどｎ－パラフィン類であるが，例えば非常に僅かに枝分かれした炭化水素や枝分かれのないアルキル側鎖を有する環状炭化水素のように，構造の一部として長い直鎖を有する炭化水素もまたクラッキングされ得るのである。」
「分子構造中にｎ－パラフィン類自体を選択的にクラッキングするに当り，高温と高圧とにおいて，水素の存在のもとで，周期律表第Ⅵ族又は第Ⅷ族の金属またはその酸化物から選択された水添成分と少なくとも１４：１のシリカ：アルミナモル比を有する脱陽イオン化結晶性モルデナイトとより成る触媒に，前記炭化水素類とその他の炭化水素類とを含有する供給原料を接触せしめることより成る炭化水素の選択的クラッキング法。」（特許請求の範囲）(イ)　また，乙１４の米国特許公報（特許第３３９５０９６号明細書〔１９６８年〔昭和４３年〕７月３０日登録〕に係るもの。昭和４３年１１月５日特許庁資料館受入れ）には，次の記載がある。
「本発明は水素の存在下に選択的転化によって石油から得られた供給原料からの直鎖状炭化水素の除去に関するものである。更に詳細には，本発明は直径が約６オングストローム以下，好ましくは約５オングストロームの均一細孔を持ち希土類金属を含有する結晶性金属アルミノ・ケイ酸塩ゼオライト触媒を用いて炭化水素を転化し，その等級を上げることは技術分野では現在良く知られている。ハイドロクラッキングのような目的のためのこれらの物質の用途は一般的に軽油などのような典型的な石油・誘導供給原料に向けられていて，これらは習慣上ガソリンとして有用な低沸点生成物に変換される。」（訳文１頁１行～８行）「例えば，ナフサ留分のオクタン価の改良は低いオクタン価を製造する傾向にある直鎖状炭化水素（例えば，オレフィン，パラフィン等）だけを選択的にハイドロクラッキングし，その後ハイドロクラッキング生成物を除去し，最後に，高いオクタン価生成物を回収することによって果たすことができる。潤滑油または軽油留分中に含まれる直鎖状炭化水素の選択的ハイドロクラッキングはまた，流動点降下即ち脱ろうの目的のために有益である。」（同頁１２行～１７行）「脱ろうする目的のために，本発明による処理に適応される供給原料は‥‥‥の範囲の炭化水素油として一般に限定される。‥‥‥本発明方法は流動点，曇り点，霞点及び凝固傾向を減少するために中間流出物及び軽油留分から蝋及び同様なｎ－パラフィン系成分を除去するために特に有効である。」（同７頁１２行～１７行）
(ウ)他に，乙１６の英国特許公報（特許第１０８８９３３号明細書に係るもの。１９６７年〔昭和４２年〕１０月２５日刊行。昭和４３年１月１０日特許庁資料館受入れ）の「発明の詳細な説明」欄には，次の記載がある。「この説明は炭化水素類，特に石油炭化水素類の水添接触転化法に関する。この発明による炭化水素類の接触転化法は，炭化水素類を，高温と高圧とに於いて水素の存在下に，少なくとも直径が５Åの細孔を有する合成結晶モルデナイトで鉱酸の直接脱陽イオン化処理により金属陽イオン含有量が２ｗｔ％を超えないものと，周期律表第Ⅵ族又はⅧ族の金属又はその酸化物から選択した水素添加成分とより成る触媒に接触せしめることより成る。」（訳文２頁２行～７行）「この発明に使用する触媒の特徴は，ロウ質炭化水素類を分解する選択性にある。ロウ質炭化水素成分が供給原料の流動点を左右するものであるから，沸点が供給原料と同一で而も供給原料の流動点よりも低い流動点を有する物質の生成を主目的とするハイドロクラッキングに於いては，前記のような触媒の選択性が特に有用である。従ってこの発明の方法によってハイドロクラッキングする適当な供給原料は，いわゆるワックス留分である。ワックス留出物類は特に適当な供給原料ではあるが，この方法は，例えば軽油類‥‥‥のような低沸点留分にも適用しうる。供給原料は，原油から直接誘導したものでも，或いは熱分解又は接触分解の過程を経て誘導した生成物でも差し支えない。‥‥‥前述のような固有流動点低下接触処理に於ける前記触媒の有用性の他に，前記触媒は，ワックス分解選択性を利用して，例えば潤滑油留分のような供給原料の脱ロウ処理にも使用し得る。」（同４頁１３行～２５行）


主文
被告人を懲役５年に処する。
未決勾留日数中９０日をその刑に算入する。
理由
（犯罪事実）
被告人は，軽四貨物自動車を運転中，平成１７年７月１２日午前６時３０分ころ，助手席に座っていた同棲相手のＡ（当時２８歳。以下「被害者」という。）が果物ナイフ（平成１７年領第６９７号符号２）でいきなり被告人の頚部付近を切り付けるなどしたことから，山梨県山梨市ab番地先路上で，直ちに同車を急停止させ，そのころ，同車内において，被害者から果物ナイフを奪い取ったものの，なおも被害者が果物ナイフを取り戻そうとして被告人の手に掴みかかり果物ナイフの奪い合いとなったため，自己の生命，身体を防衛する目的とともに先に切り付けるなどしてきた被害者に対する怒りの気持ちから，被害者が死亡するかもしれないことを認識しながら，あえて，果物ナイフで被害者の右前胸部を１回突き刺し，よって，同日午後３時３３分ころ，甲府市cd丁目e番f号Ｂ病院において，被害者を肝刺創による出血性ショックのため死亡させて殺害したものであるが，被告人の上記行為は急迫不正の侵害に対し自己の権利を防衛するために行ったもので，防衛の程度を超えたものである。
（証拠）
省略
（事実認定の補足説明）
１本件は，被告人が，車内で，同棲相手の被害者から果物ナイフでいきなり頚部付近を切りつけるなどされたことから，果物ナイフを奪い取った上，被害者の右前胸部を１回突き刺して殺害したとして起訴された事案であるところ，弁護人は，(1)果物ナイフの奪い合いに伴う弾みや威嚇のために向けたところ刃が刺さってしまったという過失致死罪や，傷害致死罪である可能性が高い旨述べて，犯行態様や殺意の存在について疑問を呈するほか，(2)過剰防衛の側面も否定できない旨主張している。そこで，以下，(1)犯行の具体的態様と殺意があったかどうか，(2)過剰防衛が成立するかどうかの２点について検討する。
２犯行の具体的態様と殺意について
(1)被害者の創傷や死因等に関する鑑定書によれば，被害者の右前胸部の創傷は，右肋軟骨弓を切断し，肝臓内にまで達するものであって，刺入口からの深さは約１４センチメートルにも及んでいる。本件凶器である果物ナイフの刃体の長さ約１０.６センチメートルと対比すれば，果物ナイフの刃体ばかりでなく柄の部分の一部まで被害者の体内に刺し込まれたものと認められる。このことに，凶器の果物ナイフは刃の付け根部分から若干折れ曲がっているところ，これは，被害者の右前胸部の傷が形成された際に生じたようにうかがえることや，右前胸部の傷はデニム製の衣類をも貫通した上で生じた傷であること，本件犯行現場が軽四貨物自動車の車内という非常に狭い場所であったこと，本件直後に現場に到着した救急隊員が，被告人から「ナイフを取りあげて，女を刺した。」などと聞いた旨供述していること，被告人自身，当公判廷において，被害者の左腹部付近を狙って意図的に果物ナイフを突き刺したこと自体を認める供述をし，捜査段階でも「背もたれを倒した助手席に座っていた被害者に覆い被さるようにして，被害者の左腹部付近を目掛けて果物ナイフを突き出した。被害者も刺されまいとして体を左側によじったことから右胸のあたりに刺さった。」旨供述していることなどをあわせみれば，被告人が被害者に覆い被さるようにして相当強い力で右前胸部を果物ナイフで突き刺した事実を優に認定できる。(2)以上認定した被告人の犯行態様に，本件凶器が鋭利な果物ナイフであったことや，この果物ナイフは被告人が被害者に買い与えたものであったこと，被告人自身，果物ナイフを突き刺した際の心境について捜査段階から「被害者が死んでしまうかもしれないが，それでも構わないと思い，被害者を刺してしまった。」旨供述しているところ，後記のとおり証拠上認められる犯行に至るまでの経過からしても被告人がそのような意図を持ったとして特段不自然とは思われないことなどをあわせみれば，本件犯行当時，被告人に，被告人が述べるとおりの殺意があったことは優に認定できる。
３過剰防衛について
(1)急迫不正の侵害について
ア関係各証拠によれば，被告人が本件犯行に至る経緯は，以下のようなものであったと認められる。
①被告人は，軽四貨物自動車を運転中，助手席に座っていた被害者と口論となり，立腹して被害者の顔面を手拳で数回殴打した。②殴られた被害者は，１分ほど黙り込んでいたが，その後，本件凶器である果物ナイフで運転中であった被告人の頚部付近をいきなり切り付け，被告人は左後頭部から左頚部付近にかけて長さ約２０センチメートルの切り傷を負い，相当程度出血した。
③被告人は，車両を急停止させ，被害者に対し，果物ナイフを渡すように伝えたが，被害者は，果物ナイフを振り回して抵抗した。そこで，被告人は，果物ナイフの刃を掴むなどして被害者から果物ナイフを取り上げたが，なおも被害者が果物ナイフを取り戻そうと果物ナイフを持った被告人の手に掴みかかってきたことから，両者の間で果物ナイフの奪い合いになった。④そのような状況下で，被告人は，２で認定したとおり，被害者に覆い被さるようにして相当強い力で被害者の右前胸部を果物ナイフで突き刺した。イ以上のとおり，被害者が果物ナイフで被告人の頚部付近をいきなり切り付けてきたことや，被害者が被告人によって果物ナイフを取り上げられた後も，なおも果物ナイフを取り戻そうとしてきたこと，被告人と被害者は狭い車内の至近距離で果物ナイフの奪い合いをしていたこと，被告人に対する攻撃を終了するような言動は被害者には一切見られなかったことなどからすると，被告人が自分よりも体力的に劣る被害者からいったんは果物ナイフを奪い取ったことを考慮に入れても，被告人による本件犯行当時，被害者が被告人から果物ナイフを奪い返してさらに反撃に出る可能性が未だ残された状況にあったと評価でき，被害者による被告人の生命，身体に対する急迫不正の侵害はなおも継続していたものと認めるのが相当である。
ウこの点，検察官は，被告人と被害者とが以前から口げんかを繰り返していたことなどを根拠に，被告人は，本件犯行当時，殴打されたことに立腹した被害者が果物ナイフで切り付けてくるという事態を予期し得たはずであるなどと主張している。しかし，運転中の被告人の頚部付近を果物ナイフでいきなり切り付けるという被害者の行為自体尋常なものではない上，前記認定したとおりのこれに対する被告人の応対ぶりなどに照らすと，被告人が当初から被害者のこのような行動を想定していたとするには，なおも疑問が残るところである。
(2)防衛の意思について


被告人は，被害者の右前胸部を突き刺した際の心境について，当公判廷で，「自分が刺されると思ったことと，自分がかっとしたためである。」旨供述し，捜査段階でも概ね同旨の供述をしているところ，この供述は，前記認定の経過からして特段不自然な点はなく，基本的に信用できるものと考えられる。そこで，本件犯行当時，被告人は，被害者に対する怒りの気持ちとともに被害者の突然の攻撃から自己の生命，身体を守る意図，すなわち，防衛の意思を有していたと認めるのが相当である。
なお，前記のとおり，被告人は，被害者に覆い被さるようにして相当強い力で被害者の右前胸部を果物ナイフで突き刺したものであるところ，このような危険かつ強度の攻撃態様からすると，被告人において，被害者の攻撃に乗じて積極的に被害者に対して危害を加える意図までを有していたのではないかと見る余地もないではない。しかしながら，被害者の当初の攻撃から被告人が被害者の右前胸部を果物ナイフで突き刺すまでの一連の経過はごく短時間の出来事であったことや，本件犯行現場が狭い車内であったことなどを踏まえると，本件犯行当時，被告人は身体的にも精神的にも緊迫した状況下にあったようにうかがえるし，これまで度々口論や暴力があったにせよ，本件当時まで２年近くも同棲生活を続けていたという被告人と被害者との関係や，本件も両名で帰宅する途中に発生した事件であると認められること，被告人が本件犯行直後も被害者を気遣う言動をしていたこと，被告人が被害者に対して強い憎しみや恨みを抱いていたような事情はうかがえないことなどに照らすと，被告人が被害者に対する積極的加害意図まで有していたとみることはできない。
(3)防衛行為の相当性について
そこで，以上を前提に防衛行為の相当性について検討すると，検察官は，犯行当時，被告人車両の運転席横の窓が全開だったのであるから，被告人は容易に窓から果物ナイフを投棄し得たはずであるなどと主張している。しかし，前記認定事実のとおり被告人が被害者にいきなり頚部付近を切り付けられたことや，被害者は果物ナイフを被告人によって取り上げられた後になおも果物ナイフを取り戻そうとしてきたこと，前記のとおり，本件犯行当時，被告人は身体的にも精神的にも緊迫した状況下にあったようにうかがえることなどからすると，開いていた車の窓から果物ナイフを投棄するというような冷静な行動を要求することは酷にすぎるように思われる。もっとも，このような緊迫した状況下にあったことを踏まえても，素手の被害者に対して，覆い被さるようにして相当強い力でその右前胸部を果物ナイフで突き刺したという被告人の本件犯行は，被害者が被告人よりも体力的に相当劣るようにうかがえる女性であったことをも考慮すれば，社会通念上容認される限度を逸脱した行為であり，相当性の要件に欠けるものといわざるを得ず，この点に関する被告人の認識にも欠けるところはないと認められる。(4)よって，被告人の本件行為は，殺人罪に該当するものの，過剰防衛が成立するものと認められる。
（法令の適用）
被告人の判示所為は刑法１９９条に該当するところ，所定刑中有期懲役刑を選択し，その所定刑期の範囲内で被告人を懲役５年に処し，同法２１条を適用して未決勾留日数中９０日をその刑に算入し，訴訟費用は，刑事訴訟法１８１条１項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。
（量刑の理由）
本件は，被告人が，自動車を運転中同棲相手の被害者から果物ナイフでいきなり頚部付近を切り付けられるなどしたことから，被害者に対する怒りの念とともに自己の生命，身体を防衛するため，奪い取った果物ナイフで被害者の右前胸部を１回突き刺して被害者を死亡させたという殺人の事案である。被告人の本件犯行の直接的なきっかけは，被害者が果物ナイフでいきなり被告人の頚部付近を切りつけるなどしてきたことにはあるものの，被告人は，それに先立つ車内での口論の際，被害者の顔面を手拳で殴打しており，それが被害者の切り付け行為の呼び水になっていたものであって，本件犯行に至る経緯には被告人自身にも責任の一端があることは否定できない。
犯行態様を見ても，被告人は，被害者から奪い取った鋭利な果物ナイフを用いて，覆い被さるようにして相当強い力で被害者の右前胸部を突き刺し，被害者に対し肝臓まで突き刺さる約１４センチメートルに及ぶ深い傷を負わせているのであって，防衛行為としてなされたとはいえ，正当防衛として許容される限度を相当程度超えた危険かつ悪質な行為と言わざるを得ない。
また，当然のことながら人１人を死亡させたという結果はまことに重大である。にもかかわらず，被告人は，現在に至るまで具体的な慰藉の措置を講じていない。したがって，被告人の刑事責任は重い。
しかしながら，他方，被害者が果物ナイフで被告人の頚部付近をいきなり切り付けるなどしたことが本件の直接の契機となっており，その意味で被害者が本件犯行を誘発した面が大きいのみならず，被告人の行為には前記のとおり過剰防衛が成立すること，被害者を果物ナイフで突き刺した際の殺意も偶発的で未必的な殺意にとどまる上，刺突行為も１度だけに止まること，被告人は，本件犯行後，自分も負傷していながら現場に駆けつけた救急隊員らによる事情聴取等に素直に応じるとともに被害者の容態を気遣う言動をしていたこと，被告人は捜査段階から本件犯行について深い後悔の念と真摯な反省の情を示し，「本当に申し訳ないことをした。」，「被害者は全く悪くない。」などと被害者やその遺族に対する謝罪の気持ちを繰り返し述べていること，被告人には１０年以上前の罰金前科以外に前科はないことなど，被告人にとって酌むべき事情も認められる。
そこで，当裁判所は，これらの被告人にとって有利，不利な一切の諸事情を総合考慮し，主文のとおりの刑を量定した次第である。
（検察官折原崇文，国選弁護人清水毅各出席）
（求刑懲役１２年）
平成１７年１２月１４日
甲府地方裁判所刑事部
裁判長裁判官川島   利夫
裁判官矢野   直邦
裁判官肥田   薫


平成１７年９月１３日判決言渡　同日原本領収　裁判所書記官平成１６年(ワ)第１４３２１号　特許権譲渡代金請求事件
口頭弁論終結日　平成１７年６月２７日
判　　　　　決
原　　　　　　　告　　　　　Ａ
同訴訟代理人弁護士　　　　　永島孝明
同　　　　　　　　　　　　　明石幸二郎
同　　　　　　　　　　　　　安國忠彦
同補佐人弁理士　　　　　　　磯田志郎
被　　　　　　　告　　　　　ファイザー株式会社
同訴訟代理人弁護士　　　　　中島和雄
同補佐人弁理士　　　　　　　松居祥二
主　　　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
被告は，原告に対し，金１０億円及びこれに対する平成１６年７月１５日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５パーセントの割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
１　争いのない事実等
(1)　当事者等
ア　被告は，医薬品並びに医療用具の製造，販売及び輸出入等を業とする株式会社であって，世界有数の製薬会社である米国ファイザー社（PfizerInc.）の１００パーセント子会社である。
被告の組織上，昭和６０年１１月１日ころには新薬開発センターの下に製剤研究室が置かれており，この製剤研究室は平成元年３月ころには製剤研究課に名称変更し，さらに同年９月には再び元の製剤研究室に名称変更した（乙４６（特に断らない限り，書証の番号には枝番を含む。以下同じ。），弁論の全趣旨）。イ　原告は，昭和４４年，名古屋市立大学薬学部を卒業して，昭和新薬株式会社に入社し，昭和５４年同大学で薬学博士号を取得した。原告は，平成元年１月，被告に入社し，当時の新薬開発センターにおいて，同年３月ころからは製剤研究課長として，同年９月からはその名称変更に伴って，製剤研究室長として勤務し，また平成１１年１月からは企画調整室主任研究員として勤務し，平成１２年３月に被告を退職した（弁論の全趣旨）。
ウ　Ｂ（以下「Ｂ」という。）は，昭和４２年愛知県立名南工業高校工業化学科を卒業して，被告（当時の商号ファイザー製薬株式会社）に入社して以来，一貫して錠剤等の製造及び研究に携わってきた。Ｂは，平成元年ころから平成１０年末ころまで，当時の新薬開発センターの製剤研究課ないし製剤研究室において原告の部下であった（乙１，４５（３頁））。
(2)　被告の特許権
被告は，次の特許権を有しており（以下「本件特許権」といい，その特許発明を「本件発明」，その特許明細書を「本件明細書」という。），本件特許公報中の発明者欄には，Ｂ及び原告の氏名が記載されている（甲１）。
特許番号　　第３０１５６７７号
出願日　　平成６年８月１０日
登録日　　平成１１年１２月１７日
発明の名称　　フィルムコーティングを施した分割錠剤
特許請求の範囲
（請求項１）「盤状の素錠の上面に錠剤の分割を容易にする少なくとも一本の溝からなる割線を設け，該上面は対向する縁部から割線へ向けて徐々に凹ませ，素錠の下面は周辺部から中心部に向けて徐々に盛り上げ，凹ませた上面および盛り上げた下面には各々曲面を形成させるが，上面の曲率半径を下面の曲率半径より小さくすることによって，周辺部より中心部の方が薄肉となるようにした上記素錠に，フィルムコーティングを施してなる，分割錠剤。」（請求項２）「上下方向から眺めたときの輪郭が円形ないし楕円形である請求項１に記載の錠剤。」
（請求項３）「円形の直径が３㎜から１２㎜の範囲である請求項２に記載の錠剤。」
（請求項４）「コーティングが５０μｍの膜厚のフィルムに形成されたときに，２５０㎏／㎝２ないし４５０㎏／㎝２の引っ張り強度，および，１％ないし４％の伸び率の物性を有するものである，請求項１ないし３のいずれか１項に記載の錠剤。」
（請求項５）「フィルムコーティングがセルロースエーテル系重合体を含むフィルム形成性ポリマーから形成される，請求項１ないし４のいずれか１項に記載の錠剤。」
（請求項６）「セルロースエーテル系重合体がヒドロキシプロピルメチルセルロースである，請求項５に記載の錠剤。」
（請求項７）「フィルムコーティングを形成するフィルム形成性ポリマーが顔料を含む，請求項５または６に記載の錠剤。」
(3)　ノルバスク分割錠の開発，販売
被告は，ベシル酸アムロジピンを有効成分とする高血圧症薬「ノルバスク錠」を開発し，平成５年１２月からその非分割錠の発売を開始し，平成８年以降は分割錠に一本化して販売している。本件発明は，このノルバスク分割錠５mg（その形状は別紙図１記載のとおりである。以下，ノルバスク分割錠５mgを「ノルバスク分割錠」という。）の開発の際にされたものである。
分割錠とは，錠剤の使用者が指で押して分割することのできるものをいい，スイス法人サンド・アクチエンゲゼルシャフト（以下「サンド社」という。）は，昭和６２年２月２７日，別紙図２記載の形状，すなわち一方の面が平面で，溝状の割線の入っている他方の面が凹面となっており，周縁部が面取りされている円盤状のパーロデル型分割錠につき意匠登録を受けた（なお，上記意匠における錠剤形状のように，円盤状の錠剤で，一方の面が中心に割線の設けられた凹面で，この割線がある面を下向きにして置き，これと反対側の面の中心部に下向きの力を加えるだけで容易に分割できるようなものは，「空手錠」などと呼ばれる。乙３２，弁論の全趣旨）。


また，被告は，平成２年４月から，メシル酸ドキサゾシンを有効成分とする血圧降下剤「カルデナリン錠」を販売していたが，うち１mg，２mg，４mgの３種類の錠剤では，別紙図３の「外形・大きさ（mm）」欄記載のとおり，服用者等が指で圧力を加えることで２つに分割される分割錠となっており（以下，カルデナリン分割錠１mgを「カルデナリン分割錠」という。），それらの形状は，一方の面が平面，他方の面が凹曲面で，周縁部が面取りされている円盤状であり，この曲面の中央にＶ字状の溝があって，この溝に向かって徐々に凹むものであった（甲１５）。なお，ノルバスク分割錠は，カルデナリン分割錠と異なり，その表面にフィルムコーティングが施されており，本件発明の作用効果は，「均一かつ容易に分割できるフィルムコーティングされた分割錠剤であって，フィルムコーティング工程時にトラブルが生じない」（本件明細書３欄１行ないし３行。甲１）というものである。
(4)　報償金の支払
被告は，原告に対し，その社員就業規則及び職務発明報償基準に基づき，本件発明に対する報償金として，特許出願時に特許出願報償金５０００円，平成１２年１１月２８日に特許登録報償金１万円を支払った。
(5)　前訴
原告は，被告に対し，「細粒核」の発明に係る特許を受ける権利の譲渡による相当な対価の支払を求める訴訟を提起したが（東京地方裁判所平成１３年(ワ)第７１９６号），原告が共同発明者とはいえないとの理由で，請求が棄却され，控訴も棄却された（平成１４年(ネ)第５０７７号，弁論の全趣旨）。
２　事案の概要
本件は，原告が，被告に対し，本件発明は原告がＢとともにその職務上行ったもので職務発明に属するところ，被告の発明考案規程に基づき，本件発明に基づく特許を受ける権利を被告に譲渡したと主張して，特許法３５条に基づき，譲渡の対価５３億９６６５万５０００円の一部請求として，１０億円及びこれに対する平成１６年７月１５日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
３　本件の争点
(1)　原告が本件発明の真の共同発明者か否か
(2)　本件発明に対して会社が貢献した割合
(3)　共同発明者間で原告が寄与した割合
(4)　特許を受ける権利の譲渡の相当な対価の額
第３　争点に関する当事者の主張
１　争点(1)（原告が本件発明の真の共同発明者か否か）について
〔原告の主張〕
原告は，本件発明の真の共同発明者の１人である。その理由は次のとおりである。
(1)　原告が真の共同発明者であることについての事実上の推定本件特許公報中には共同発明者として原告の氏名が記載されているから，原告が本件発明の真の共同発明者の１人であると事実上推定されるというべきである。
のみならず，本件発明に係る特許出願に先立ち，被告の社内規定に従って，被告の親会社である米国ファイザー社に対して許可願が提出され，事前に特許出願の可否が審査されているところ，米国においては真の発明者でない者を発明者として願書に記載すると，後に特許されてもその特許権の行使が不可能となるから，真の発明者が誰かについて昀大の注意が払われている。そうすると，許可願の提出を受けた米国ファイザー社においても，真の発明者が誰かの認定を誤らないよう，厳格に世界的に統一された審査を行っているはずである。そうすると，前記推定は，かかる被告の特質によってより強固なものとなっているというべきである。
なお，被告は原告に対し，原告が共同発明者としての６０億円の報酬の支払を求める仲裁を申し立てた後，社員就業規則及び職務発明報償基準に従って，本件発明に対する報償金を支払ったが，これは被告自身が原告が本件発明の真の共同発明者であることを認めていたからにほかならない。また，Ｂも，原告が上記報償金の２分の１を受領したことについて何ら異議を述べていないが，これはＢも原告が本件発明の真の共同発明者の１人であることを認めていたからにほかならない。
(2)　原告の開発作業への関与全般
被告における製薬開発のプロジェクトは，通常，責任者である原告が開発課題を分析し，昀適と思われる担当グループを選択し，実験担当者を指名し，指名された実験担当者が開発作業を行うという手順で行われる。開発作業を進行させる過程では，１つのステップが終了するたびに，実験担当者は責任者である原告に報告を行い，予期しない問題が生じた際には，原告と協議して開発方針を決定しており，かつ，ポイントになる実験は原告の指示の下で行われていた。
原告は，このような管理的な関与に加え，自ら開発作業を行ったり，資料を調べたり，思考実験を行ったり，担当者の実験に立ち会ったりなどした。(3)　先行するカルデナリン分割錠開発に対する原告の貢献後記のとおり，原告は，ノルバスク分割錠の開発に当たって既に開発済みのカルデナリン分割錠に関するノウハウを応用したものであるが，カルデナリン分割錠の開発に当たって原告がした貢献は，次のとおりであった。ア　平成元年当時，被告は，当時の厚生省（現厚生労働省）に有効成分の含有量に応じて４規格（種類）のカルデナリン錠０．５mg，１mg，２mg，４mgを承認申請していたが，その後，マーケティング部門から，カルデナリン錠を販売する規格が４つであるのは多すぎるので，０．５mg錠と１mg錠の双方を販売する代わりに，１mg分割錠を開発して販売できないかとの要望があり，分割錠を開発することになった。
そこで，原告は，既にカルデナリン非分割錠の実験担当者であったＣ（以下「Ｃ」という。）をカルデナリン分割錠の実験担当者に指名した。イ　被告は，原告に対して，錠剤の使用者が指で押して分割することのできる分割錠の開発を要望したが，当時既にサンド社のパーロデル型分割錠２．５mgの形状について特許出願されていたので，これと異なる形状で分割錠を開発することが必要であった。
そこで，原告は，Ｃと協議し，株式会社畑鉄工所（以下「畑鉄工所」という。）に，錠剤の材料となる粉末を圧縮成形する際に用いる打錠用杵を，各種の錠剤の形状に合わせて試作させた。
ウ　原告は，Ｃに指示して，上記イの杵を用いて７ないし８種類の形状の錠剤を試作させ，分割のしやすさ（容易性），衝撃に対する摩損性やもろさに関する摩損度，硬度，曲げ強度，分割後重量変動係数などにつき物性測定を行った。なお，原告自身も，新しい形状の試作錠ができあがった際には，自分で分割したりして，自ら物性評価，検討を行った。


エ　前記ウの結果，原告の把握したカルデナリン分割錠開発の課題は次のとおりであった。
(ア)　分割の容易性
老人の使用者でも指で押して容易に分割することができ，また衛生上，ＰＴＰシートの上から指で押すことでも分割できる必要があり，曲げ強度は３㎏前後が適切であった。
(イ)　機械的強度
輸送中の衝撃で錠剤が分割されてはならず，摩損度，硬度が重要であった。とりわけ摩損度は０．８％以下が目標値となった。
(ウ)　分割後重量変動係数
分割後の半錠分の重量のバラツキが小さいことが必要で，これには割線の深さや，錠剤の形状が重要な点であった。
オ　原告は，割線のある面が凹面であり，他方の面が平面である錠剤で物性評価を行った結果，このタイプの錠剤では割線のある面を下にして他方の面から押圧すると，力が加わる部位が割線のある面の縁部に形成される２つの頂点（床面等と接触する点）となり，割線部への応力集中が生じやすくなるので，錠剤の曲げ強度が小さくなり，かつ分割精度が向上することを発見した。そして，このタイプの錠剤のうちパーロデル型分割錠の場合は，割線のある面の反対の面に斜め方向から押圧すると，錠剤の円周縁部が欠け（刃こぼれ現象），分割後の半錠分が同一の大きさに揃わず，１回当たりの薬剤投与量にバラツキが生じる問題があった。そこで，原告は，実験の結果，割線のある面の周縁部から割線に向かう傾斜面を，平面ではなく曲面とする錠剤形状を選択した。パーロデル型分割錠の刃こぼれ現象の原因の１つは，分割時に押圧力の集中する，割線のある面の円周縁部の２点の接触部分が相対的に強度不足となることである。すなわち，錠剤の曲げ強度が大きく，接触部分の強度が押圧による荷重を上回るという相対的な関係が生ずる場合にこの現象が起きるというものである。また，この刃こぼれ現象の他の原因は，押圧力が錠剤の中心からずれ，片側又は斜め方向に作用することである。すなわち，割線のある面の荷重が前記２点の接触部分のうちの片側の１点に集中し，集中した方の接触部分の強度が押圧による荷重を上回った場合に，この現象が起きるというものである。割線のある面の傾斜部を平面から深い曲面に改め，かつ割線を深くすることで，割線部分の錠剤の厚さを小さくすることができ，錠剤の曲げ強度を小さくすることができるが，これによっても前者の原因について解決できるにすぎず，後者の原因については解決することができない。そこで，後者の原因について解決するため，原告はカルデナリン分割錠の割線のない面を凸曲面にすることを着想したのである。カ　さらに，原告は，カルデナリン分割錠開発の段階で既に本件発明の着想を得ていた。
(ア)　すなわち，原告は，平成元年末ころ，分割錠のサンプルの前に通常平型分割錠及び通常凸型分割錠を並べ，各錠剤の上面を鉛筆の尻で押圧してみたが，通常凸型分割錠を押圧しているときに，下面の凸曲面の中心と床の平面が点接触をしており，上面の凸曲面の中心と鉛筆の尻の平面が点接触をしていることを発見し，割線のない面の表面の中心に押圧力を作用させるためには，この面を平面にするのではなく，凸曲面とするのがよいと着想した。原告は，錠剤の形状をこのように構成すれば，指で錠剤を押した場合でも，錠剤の中心に真っ先に押圧力が作用し，常にまっすぐ上から押圧力を作用させた場合と同様の効果（分割）が得られると考え，さらに割線のある面が凹面である分割錠で，割線のない面を凸曲面で形成した場合には，割線のない面の中心から割線のある面の中心にまっすぐ押圧力が作用する結果，割線部に応力集中が起き，錠剤の曲げ強度が小さくなると考えた。(イ)　ところが，凸曲面の曲率半径如何では錠剤の中心部が肉厚になって，かえって分割性が損なわれることが予想された。
次いで，原告は，割線のない面の曲率半径を割線のある面の曲率半径よりも大きくすれば，錠剤の中心部は薄肉になり，前記刃こぼれ現象は生じず，分割が容易になり，分割精度が向上するのではないかと考えた。(ウ)　しかし，この形状の錠剤を実現するためにはさらに新たに実験が必要であり，他方カルデナリン分割錠の開発の完了を急ぐ必要があった。すなわち，被告は，平成元年末ころは既に当時の厚生省に対して非分割錠の承認申請を分割錠の承認申請に改める変更申請を行った直後で，再度錠剤の形状変更による承認申請を行うことは事実上不可能であり，他方，割線のない面を平面とすることでも十分な分割性が得られており，分割錠開発の所期の目標は既に十分に達成されていた。そこで，原告は，カルデナリン分割錠においては，割線のない面を平面とする形状を昀終的に選択した。
キ　以上のように，原告は先行製剤であるカルデナリン分割錠の開発を手がけ，分割錠の開発について十分な経験を有していた。また，原告は，被告に入社する前に勤務していた昭和新薬株式会社において，エーザイのミオナール錠及びアベンティスファーマのセロクラール錠のそれぞれ後発品に当たる錠剤の開発に携わっており，ノルバスク分割錠の開発前に既に錠剤開発について経験を有していた。なお，カルデナリン分割錠の開発において主たる役割を果たしたのは原告であって，Ｃは補助的役割を果たしたにすぎない。Ｃも，原告の指示に基づいて開発を行った旨を認めている。また，原告は石川県病院薬剤師会に招かれて，カルデナリン分割錠の製剤設計について講演を行い，この講演の際の専門家からの質問にも十分な回答をしたもので，これは原告が分割錠開発について十分な経験を有することを示すものである。
これに対し，Ｂはカルデナリン分割錠の開発に全く関与しなかった。
(4)　ノルバスク分割錠の開発
ア　ノルバスク分割錠の開発の決定
被告は，平成５年１０月１日，当時の厚生省からノルバスク錠２．５mg，５mgにつき承認を受け，同年１２月からこれらの販売を開始したが，これらはいずれも非分割錠であった。
しかし，一般に，１つの有効成分について２つ以上の規格の薬剤を購入すると，薬品棚のスペースが狭くなるなどの不都合が生じるので，医療機関等がかかる２つの規格以上の薬剤を購入する可能性は低い。また，当時販売されていたカルデナリン分割錠が好評を博していた。
そこで，被告は，平成６年春ころ，原告もメンバーとして加わった社内会議「Nagoya-TokyoCreativeForum」で，ノルバスク５mg錠を，新たに分割錠として開発することを決定した。
原告はこの分割錠開発の責任者となって，Ｂら数名の研究員から成る製剤開発グループと開発に着手したが，まず，当時ノルバスク錠のフィルムコーティングの実験を担当していたものの，分割錠の開発経験のないＢをノルバスク分割錠開発の実験担当者に指名した。
イ　開発の着手と問題点の洗出し等


原告は，ノルバスク分割錠の開発に被告が当時販売していたカルデナリン分割錠のノウハウを応用する方針を立てたが，ノルバスク錠には，光による変色を防止するために表面にフィルムコーティングが施されており，フィルムコーティングの施されていないカルデナリン錠の場合とは事情が異なっていた。すなわち，コーティングを施す錠剤に平面部分が存在すると，隣接するフィルムが粘着して錠剤同士が結合するツウィンニングが生じるので，ほとんどのフィルムコーティングされた錠剤は両面が凸面となる形状を有しているところ，カルデナリン分割錠では一方の面が平面となっているので，この形状を基にノルバスク分割錠を製造すると，平面部分でツウィンニングが起きてしまうという問題などがあった。
原告は，平成５年７月ころ，フィルムコーティングされた分割錠の開発において次のとおりの留意すべき点を洗い出した。
①　分割精度の確保
フィルムコーティングを施された分割錠では，分割するときに強い力が必要で，分割が不均一になりやすいので，これを解決する必要がある。
②　分割困難性
フィルムコーティングを施された分割錠では，分割するときに強い力が必要であるが，小さい力でも分割が可能なようにする。さらに，錠剤に直接触れることなく，ＰＴＰシートなどの包装の上から力を加えて分割できるようにする。
③　フィルムコーティング工程における問題点
ツウィンニング，コアエロージョン（素錠の摩損），エッジチッピング（縁が欠ける現象）等の種々の問題を解決する必要がある。
④　フィルムの付着
錠剤の分割時に，コーティングされたフィルムも完全に割線に沿って分割され，半分に分割された錠剤と一体となる必要がある。
ウ　錠剤形状についての原告の思考実験
原告は，思考実験の積み重ねにより，コアエロージョン及びエッジチッピングの問題はこまめに鋭角部分を除去するように打錠用杵を製作することである程度防止できるが，それ以外の問題は，錠剤の一方の面を中心のＶ字状溝に向かって徐々に凹む形状とし，他方の面を凸曲面とし，かつその曲率半径をもう一方の面の曲率半径よりも大きくして，周辺部よりも中心部が薄肉になる形状にすることで同時に解決できると考えた。
すなわち，ツウィンニングの態様には，割線のない面同士で結合する場合，割線のある面同士で結合する場合，割線のない面が他の錠剤の割線のある面に嵌り込んで結合する場合の３つがありうるが，割線のない面同士の結合の場合は，この面が球面状であることから点接触することになり，また割線のある面同士の結合の場合は，この面が凹曲面であることにより，それぞれツウィンニングの可能性は小さくなると考えられた。また，割線のない面が他の錠剤の割線のある面に嵌り込んで結合する場合については，割線のない面の曲率半径と割線のある面の曲率半径との間に差異を設けることにより，２つの弧の密着を回避することができて，ツウィンニングの可能性を小さくできると考えられた。
他方で，原告は，割線のない面を曲面とすることで，割線に応力を集中させることができ，押圧力を小さくし，分割精度を向上させることができると考えた。
そこで，原告は，割線のない面の曲率半径を，割線のない面同士のツウィンニングの可能性を小さくしつつ，割線のある面の曲率半径よりもなるべく大きくすることが望ましいとの結論に至ったが，原告にはカルデナリン分割錠の開発経験があったので，結論に至るまでの過程は比較的スムーズかつ短時間であった。
エ　本件発明に実験が果たす役割
そもそも原告がカルデナリン分割錠の開発段階で錠剤の形状を着想していており，フィルムコーティングを施したノルバスク錠への応用には，現実の実験までは不要であった。
すなわち，錠剤の分割性の予測は，錠剤の形状から予測でき，ツウィンニングについても，それが隣接する錠剤同士の接触面積の大きさに関係するものであるところ，かかる接触面積の大きさは錠剤の形状から把握できるものであったから，実際に実験を行わなくても，これらの問題について考察することができた。そうすると，本件発明は原告が着想を終えた時点で完成しており，その後の実験は，この着想の正しさを確認する作業にすぎず，誰が行っても同一の結果が出るべき性質のものであった。なお，実験で実際に検討された事項は，本件発明の内容とはならない適切なコーティング剤の決定及び素錠（コーティング前の錠剤）の硬度にすぎなかった。
他方，Ｂは，原告が立案した実験計画に基づき，原告の指示に従って実験を行ったにすぎない。
そうすると，原告が日常的に実験を行っていなかったとしても，原告が真の発明者の少なくとも１人であることを否定することにはならない。
(5)　Ｂに対する原告の実験指示
ア　原告は前記(4)ウの思考実験の後，平成５年７月初めすぎころ，Ｂに対し，カルデナリン分割錠の割線のある面の形状をそのまま利用し，割線のない凸面の曲率半径を１６㎜ないし２４㎜とする形状の錠剤を試作することを提案したが，Ｂはこの提案に賛同しなかった。Ｂは，原告の同意を得て別の分割錠の形状の開発を行ったが，原告の提案に代わる錠剤形状を提案することはなかった。イ　その後，原告は，Ｂを通じて畑鉄工所に対し，打錠用杵の母型図を作成させ，当初は英国のホランド社に対し，その後に畑鉄工所に対して打錠用杵の試作を依頼した。
なお，畑鉄工所に発注した打錠用杵の刻印部分が「Ｎ０５」となっているのは，原告の勘違いによるものであった。すなわち，ノルバスク５mg分割錠はノルバスク錠の２番目の錠剤であるから，その刻印は「Ｎ０２」でなければならないところ，原告はカルデナリン４mg分割錠の母型図に「Ｃ０４」とあるのを見て，この刻印が有効成分の含有量に従った同錠剤の略号であると勘違いし，ノルバスク５mg分割錠の刻印も略号である「Ｎ０５」になるものと勘違いしたことに基づくものである。
錠剤技術の第一人者と評され，ノルバスク非分割錠の開発にも深く関わっているるＢが自発的に打錠用杵の発注を行ったのであれば，その刻印は「Ｎ０２」でなければならないが，現実に発注を行った際の母型図では刻印が「Ｎ０５」となっていたから，これはＢが自発的に発注したのではないことを示すものである。
ウ　原告は，平成５年９月末ないし１２月，コーティングトラブル発生率，分割性，フィルムコーティング剤の品種及び配合割合とコーティングトラブル発生率・分割性をそれぞれ検証する実験計画を立案し，Ｂに示した。Ｂは，上記実験計画に従って実験を行ったが，その内容は本件明細書のとおりであった。この実験に当たっては，原告は逐一Ｂに指示し，Ｂを始めとする研究員らが錠剤の試作及び各種測定を行った。


カルデナリン分割錠の開発の場合には，７ないし８種類の打錠用杵を試作し，繰り返し試行錯誤しながら実験が行われたが，ノルバスク分割錠の場合には，実験前にした原告の着想に予想どおりの効果があったため，打錠用杵の母型図は１種類しか作成されず，短時間に実験が終了した。
エ　原告は，単発打錠機で時間をかけてプラセボ錠（偽薬錠）を試作するというような非効率的な手順を採用せず，自らの判断でいきなり量産規模で試作することを工場に依頼した。
また，原告は，量産規模での錠剤表面の刻印の鮮明性，コアエロージョン，エッジチッピング，割線面のコーティングトラブルの有無を確認するため，Ｂに指示して，コーティング実験を行わせた。
このような量産規模での錠剤試作，実験については，原告は実験後にＢからその結果を報告させ，各種資料を基に検討を加えた。
オ　被告の主張するＢの実験について
Ｂは，実験を行うまでは，割線のない面が平面の方が押圧力が均等にかかって分割しやすく，割線のない面を凸面にすると分割性が悪化するのではないかと考えていたのだから，コーティングしていない分割錠で分割性の比較実験を行い，その後にコーティング実験を行うはずである。しかし，Ｂは，コーティング実験の後に分割容易性，正確性について種々実験を行っており，実験手順が不合理である。
またＢは，カルデナリン分割錠の剤型を起点としてノルバスク分割錠の開発を行い，ツウィンニングなどを問題にしているが，ノルバスク分割錠開発においては，①　正確に分割できること，②　容易に分割できること，③　フィルムコーティング可能な剤型にすることを同時に満たすことが必要であった。Ｂの着想は専らフィルムコーティングに関するものであって，①及び②を考慮していない。さらに，錠剤のフィルムコーティングの材料の選択につき，ポリマーの分子量の小さなものを用いることは，本件発明の特許請求の範囲中に記載されている事項ではないし，本件明細書上フィルムコーティングに特別な技術は必要とされていないから，Ｂがこの事項について着想したとしても，同人が本件発明の発明者であることの根拠とはならない。
カ　Ｂの分割錠開発経験について
Ｂは，平成元年１月前までは，内服薬以外の製剤である外用製剤のフェルデン軟膏，座薬及びテープの開発を主に担当しており，分割錠の開発研究は何ら行っていなかった。
また，Ｂは分割錠とはその機能が異なる割線錠の開発や，錠剤のコーティングの経験を有していたにすぎない。
なお，Ｂは，平成元年７月に当時のＤ所長（以下「Ｄ所長」という。）にノルバスク分割錠の開発について相談された際，両面が凸面の錠剤を分割錠とするのでは固くて分割しにくいと説明し，同開発を断っているが，これはＢが空手錠に関する知識を有していなかったことを示すものである。
キ　書証の成立についての主張
(ア)　乙９の「SIGNED(SUPERVISOR)」の欄には何ら記載がないが，乙９の原本とされる甲２８には，同欄に当時のＤ所長の署名がされている。このように，被告は原本でないものを原本として提出しているものである。被告がかかる欄にＤ所長の署名がない書証を提出したのは，原告が名古屋弁護士会あっせん・仲裁センターに対する仲裁申立て時に，Ｄ所長に迷惑を掛けないという配慮から，同人の署名部分をマスキングして同センターに提出した書証をそのまま利用したからである。
(イ)　提出済みの乙８とその原本とされる甲２９の１との間では，１頁右上の「発明者のドラフト」の記載の有無，同頁下段の○印及び下線等の有無，２頁左上の「ｒ」の有無，３頁中段の○印の有無，同頁中段の「表面のふくれ，blister」の記載の有無，４頁中段の○印及び下線の有無などが異なるから，乙８は信用できない。
(ウ)　提出済みの乙１２とその原本とされる甲２９の２との間では，上段日付印右横の「１５，○」の有無，下段の文字切れの有無が異なるから，乙１２は信用できない。
(エ)　提出済みの乙２８は，その原本とされる甲２９の４と対照すると，下部の文字切れがあり，明らかに写しである。被告は写しを原本として提出しており，乙２８は信用できない。
(6)　特許出願に対する原告の協力
原告は，平成６年１月ころ，Ｂに対し，本件発明の特許出願の準備を行うよう指示し，実験データ等の資料を作成させた。
また，原告は，同年５月ころ，当時の被告の知的財産管理部のＥ（以下「Ｅ」という。）に対し，本件発明に係る特許請求の範囲は，数値限定のない一般的なものにすることを希望したが，反対に，Ｅから，何らかの限定を加えないと特許されないおそれがあるので，コーティングの組成や物性で限定を加えた請求項を追加するのはどうかと提案された。
そこで，原告は，信越化学工業株式会社（以下「信越化学工業」という。）に，コーティングフィルムの引っ張り強度や伸び率の測定を依頼し，得られた実験結果を前記知的財産管理部に提出した。Ｂは，伸び率に関する知識がなく，引っ張り強度や伸び率のデータを被告の知的財産管理部に提供することを考えつかなかったものであるが，原告はこれらの数値を特許請求の範囲中に加えることを思いつき，請求項４に係る発明についても多大な貢献をしたものである。被告は，原告が提出した実験結果などの資料を基に出願書類を作成し，同年８月１０日に，特許庁に対し，本件特許の出願をした。
〔被告の主張〕
原告は本件発明の真の共同発明者ではない。その理由は次のとおりである。(1)　原告が真の共同発明者であることについての事実上の推定ア　そもそも，事実上の推定がされるのは，前提事実から推定事実が導かれる経験則が高度の蓋然性を有する場合である。しかるに，特許公報中に表示された発明者が１人の場合には，その者が冒認者である場合は極めて例外であるから，その者が真の発明者であるという経験則がかなり高度の蓋然性を有するということができるが，特許公報中に表示された発明者が複数の場合，すなわち共同発明の場合には，これらの者が全て真の発明者であるとの経験則が高度の蓋然性を有するとはいえない。我が国の法制上，発明者として表示された者のうちに真の共同発明者ではない者が含まれていたとしても，特許権の効力に影響せず，また特許権行使の障害となることもないから，特許出願に当たってその者が真の共同発明者であるか否かについてさほど慎重に検討しないことは少なくない。また，原告は，被告に対し，本件発明と同様に特許公報中に発明者として表示されている製剤関係の発明につき，特許を受ける権利の譲渡対価請求訴訟を提起し，第一審判決及び控訴審判決において，原告が真の発明者でないとして同請求が棄却されているから，前記のような経験則を適用して事実上の推定をすることには疑問がある。


のみならず，原告は一個人であるとはいえ退職前に本件発明に関係する社内資料を社規に違反して持ち出しており，両当事者間の証拠との距離の大小はさしたる意味を有せず，両当事者間における証拠との間の距離の大小に基づいて企業たる被告に重い反証責任が課されるべき事案ではない。そうすると，原告の氏名が本件発明に係る特許公報中に発明者として表示されている事実から原告が本件発明の真の共同発明者であることは事実上推定されない。
イ　被告においては，米国出願の場合には，発明者宣誓書の提出等，厳格な手続で発明者の認定を行っていたものの，国内出願の場合についてまで米国における出願実務と一致させる指示は米国ファイザー社からもされておらず，原則的に日本における実務慣行に任されていた。
すなわち，被告は，昭和５８年以前は米国ファイザー社と日本企業との合弁会社（当時の商号は台糖ファイザー株式会社であった。）であり，同年以後は米国ファイザー社の完全子会社となったが，完全子会社となった後も比較的近年まで，本社幹部は全て日本人で，本件発明の特許出願当時である平成６年当時も，米国型経営の浸透はさほどでなく，従来の日本的な特許管理がされていた。原告がＢの上司である立場に乗じて，米国ファイザー社に対する本件発明の特許出願許可申請書に共同発明者として署名したため，以後そのまま原告が共同発明者として出願手続が進行してしまったにすぎず，原告が本件発明の真の共同発明者であるか否かについては被告の社内で何ら審査が行われなかった。ウ　被告が平成１２年１１月２８日に原告に対して登録時報償金を支払ったのは，原告から仲裁申立てを受けたからではない。同月末が被告の決算期末であったため，当該決算期間中に登録された他の出願に係る報償金支払と合わせてしたものにすぎない。
また，Ｂが原告に対する報償金分配について異議を述べていないのは，分配当時，組織内で生まれた発明については組織の管理者も発明者とするのが通例なのかもしれないと思ってことさらに異議を述べなかったからにすぎない。
(2)　原告の開発作業への関与全般
原告の本件発明等への関与は，あくまでも製剤研究部門の管理職としての一般的な職務内容に属するものにすぎず，管理職としての後見的な協力，援助に止まるから，これを果たしたからといって薬剤開発プロジェクトから生じた特許発明について当然に共同発明者となるわけではない。
ノルバスク分割錠の開発は，開発担当者であるＢが新薬開発センターのＤ所長と合議して決定した基本的スケジュールに従ってされたものであって，Ｂが原告と具体的な開発スケジュールについて合議したことはなかった。また，Ｂが原告と開発の節目で予期せぬトラブルについて合議したことも，トラブル解決のための実験につき原告から指示を受けたこともない。
原告は，管理職として時折各担当の実験室を巡回視察したことはあっても，目的意識を持って特定の実験に立ち会ったことはほとんどなく，少なくともノルバスク分割錠の開発に関して実験に立ち会ったことはなかった。(3)　先行するカルデナリン分割錠開発に対する原告の貢献カルデナリン分割錠の開発は，次のとおり，Ｃが独力で行ったものであり，原告の直接的な創作的貢献は皆無であった。
ア　被告の社内においては，原告が入社した平成元年１月のかなり以前から，カルデナリン分割錠の開発が課題となっており，昭和６３年当時既に空手錠の開発が意図されていたほか，カルデナリン錠２mgは，同１mgとの識別のため，昭和５９年ころの臨床試験用のサンプル製造の段階で既に割線錠となっていた。Ｃは，原告が被告に入社する以前から，既に製剤研究室においてカルデナリン錠の開発を担当し，同分割錠の開発の検討を行っていたのであって，原告がＣをカルデナリン分割錠開発の実験担当者に指名したのではない。イ　Ｃは，自ら打錠用杵の専門業者と相談しながら６種の杵型を考案したのであって，原告と協議して杵型を考案したのではない。ウ　分割の容易性，摩損度，硬度，曲げ強度，分割後重量変動係数などは，分割錠の開発において担当者が当然に留意すべき通常の事項であって，原告がことさら指示しなくてもこれらについて実験を行うべきものであった。Ｃはこれらの事項の実験について原告から指示されたことはない。なお，Ｃはカルデナリン分割錠の開発において，通常平型分割錠は，明らかにパーロデル型分割錠よりも分割性が劣るので，試作しなかった。
エ　前記〔原告の主張〕(3)エの(ア)ないし(ウ)は，いずれも，原告独自の知見に基づくものではなく，Ｃの知見に基づくものである。オ　Ｃは原告の示唆に基づいてカルデナリン分割錠の割線のある面を平面から曲面に変更したわけではない。
また，割線のある面を平面から曲面に変更することでどうして円周縁部の刃こぼれ現象が解消するのか疑問である。仮にパーロデル型分割錠において押圧力が悪い場合に刃こぼれ現象が生じており，これがカルデナリン分割錠において解消していたとすれば，その原因は割線のある面を平面から曲面に変更したことではなく，割線を深くして，分割しやすくしたことにある。Ｃがカルデナリン分割錠の割線のある面を曲面に変更したのは，サンド社の権利との抵触を回避するためであって，刃こぼれ現象の解消のためではない。当時はサンド社の権利との抵触を避けることが焦眉の事態であって，それほど分割性の改善は要請されていなかった。
カ　原告がカルデナリン分割錠開発の過程で，割線のない面を凸曲面にすることや，割線のない面の曲率半径を割線のある面の曲率半径より大きくすることを着想したことはなかった。
(ア)　割線のある面が凹面の分割錠（空手型分割錠）において，割線のない面が平面のものより凸曲面のものの方が分割しやすく曲げ強度も小さいことは，Ｂが対照実験を行って初めて得た知見であって，原告が初めて得た知見ではない。Ｂは，この対照実験を行うまでは，後者の分割錠よりも前者の分割錠の方が押圧力が均等にかかって分割しやすいのではないかと常識的に考えていた。すなわち，錠剤の使用者が指で押す場合に割れやすいと感じる感覚と，機械的な数値である曲げ強度とは必ずしも一致しない。割線がない面を凸曲面で構成した場合には，凸曲面の頂点の一点に押圧力を集中して加えることになるから，押圧により指の接触局部が受ける反力は，この面が平面である場合に受ける反力よりも大きくなり，必ずしも感覚的に割れやすいとは感じられない。
取り立てて分割性改善の要請もなかった当時の状況において，着想の契機もなく，かつかかる対照実験を行う前から，後者の分割錠の方が分割しやすいと着想したとするのは不自然である。


(イ)　原告主張によっても，刃こぼれ現象は割線のある面を曲面とすることによって解消し，分割も容易となったはずなのに，それ以上に割線のない面も凸曲面にしたり，割線のない面の曲率半径を割線のある面の曲率半径より大きくする必要まであるのか疑問であり，着想の契機を見出せない。原告の説明では，空手型分割錠において割線のない面を凸曲面で構成する着想は，専ら分割容易性，分割精度向上の観点からのものであって，フィルムコーティングの際のツウィンニング防止の観点からこの面を凸曲面とする着想とは，着想の契機ないし次元を異にする。
両者の着想はたまたま同一形状の錠剤をもたらすものであるが，前者の着想を得たからといって後者の着想を得たことにはならない。そうすると，原告が分割容易性等の観点から着想を得ていたとしても，当時に本件発明の着想を得ていたとはいえない。
(ウ)　原告が主張するカルデナリン分割錠について自らの着想を具体化しなかった理由は不十分であって，着想自体がなかったことを裏付けるものである。すなわちカルデナリン分割錠の剤型選択に当たっては，サンド社の権利に抵触しない剤型にすることが昀重要課題であったから，原告が開発当時に割線のない面を凸曲面とする着想を得ていたのなら，この面を平面にする剤型よりも前記サンド社の権利に係る剤型との形状の相違がより明確になるので，多少販売開始が遅れても被告社内で歓迎されたはずである。
またカルデナリン分割錠については，昀初の承認申請時から割線錠として申請されていたので，当時の厚生省の実務上，分割錠としてどのような形状を有しているかに関わりなく，割線を有してさえいれば，変更申請をしなくても，原申請に基づく承認のみで製造販売が可能であった。したがって，同錠については当時の厚生省に対する変更申請は行われていない。
原告が自らの着想を真に有用だと考えていたのであれば，カルデナリン非分割錠２mg，同４mgも分割錠へ変更する機会を捉えて，Ｃに実験等を行わせ，形状の改善の提案ができたはずであるし，少なくともＣに自らの着想を伝達していたはずである。
原告が機会があれば類似の製剤開発で特許出願したいと常に希望を有していたのであれば，直ちに出願準備に取り掛かっていたはずであるのに，原告は出願準備をしていないのは不自然である。
キ　なお，カルデナリン分割錠の形状は，公然実施により本件特許出願前に公知になっているから，カルデナリン分割錠の割線のある面の形状の考案をしたからといって本件発明の共同発明者であるとすることはできない。また，石川県病院薬剤師会における講演論文の原稿は，原告の指示に基づき，Ｃが専ら自らの研究結果に基づいて作成したものにすぎない。
(4)　ノルバスク分割錠の開発
ア　ノルバスク分割錠の開発の決定
Ｂはノルバスク分割錠の開発が話題となる会議に出席しており，ノルバスク分割錠の開発について問題点などのプレゼンテーションを積極的に行った。平成６年１月１０日に行われた被告の社内会議「Nagoya－TokyoCreativeForum」では，専らＢがノルバスク分割錠開発について説明した。なお，この会議の報告書（乙２５）の送付先に原告は含まれておらず，Ｂがノルバスク分割錠の開発担当者として社内的に認知されていた。
その後に行われたノルバスク分割錠開発に関する第２回の社内会議でも，Ｂが同様にプレゼンテーションを行った。
イ　開発の着手と問題点の洗出し等
(ア)　Ｂはノルバスク分割錠の開発が決定される以前からノルバスク非分割錠の開発担当者であった上，既に平成元年ころから，新薬開発センターのＤ所長との間で，ノルバスク分割錠の開発の要請についての下検討などを行っていた。(イ)　カルデナリン分割錠は，被告における空手型分割錠の唯一の先駆品であって，被告の開発者であればだれでもまずカルデナリン分割錠の形状を出発点として分割錠の開発を行うことは当然のことであった。現に，被告のマーケティング部門は，平成元年来カルデナリン分割錠と同形状のノルバスク分割錠を開発して欲しいと要望していた。また，カルデナリン分割錠の形状自体は市販により平成５年７月ころには既に公知となっており，分割後の重量偏差などの物性のデータも，原告の石川県病院薬剤師会での講演によって開示されていたから，カルデナリン分割錠の開発ノウハウは既に被告のみのものではなかった。
(ウ)　原告は平成５年７月ころにノルバスク分割錠開発の留意点を洗い出してはいない。原告が主張する留意点は，いずれも本件明細書中に記載のあるもので，原告はかかる記載に従って後付けの主張を行っているものである。
ウ　錠剤形状についての原告の思考実験
原告がノルバスク分割錠について思考実験を行って，割線のない面を凸曲面にし，割線のある面の曲率半径を割線のない面の曲率半径より小さくする形状を着想した事実はない。
また，そもそも，原告がいう形状どおりにノルバスク分割錠（素錠）を製造したとしても，これにフィルムコーティングを施した場合にトラブルが生じないか，コーティング後に適正に分割できるかは，予測困難な事柄であって，形状を着想したのみでは発明として完成しているとはいえない。なお，原告が被告に入社する前に，錠剤を開発した経験及び錠剤にフィルムコーティングを施した経験を有していたかは疑わしい。
エ　本件発明に実験が果たす役割
(ア)　分割精度の確保及び分割困難性について
分割錠の割線のない面を凸曲面とすることで割線部分に応力が集中することなどの着想は，実験を行った結果初めて得られるものであって，原告が実験もせずに着想したとするのは不自然である。
(イ)　フィルムコーティング工程におけるツウィンニング等の問題点につ
いて
割線のない面を凸曲面にし，割線のない面の曲率半径を割線のある面の曲率半径より大きくする形状を着想することは，少なくともフィルムコーティングのトラブル解決の試行錯誤の経験を踏まえて初めてなし得るものであるところ，原告がかかる試行錯誤の経験もなしにこの形状を着想するというのは極めて不自然である。


ツウィンニング防止のために必要な錠剤曲面の曲率半径の程度や，コーティングパンに投入する錠剤の量，コーティングパンの回転速度，割線のない面を凸曲面にしても分割性に支障がないか，分割容易な割線の深さはどの程度か，いかなるコーティング剤を使用すれば分割が容易でかつフィルムの残りの問題が生じないかなどは実際に実験をしてみなければ判明しない事項である。Ｂは，平成５年７月以前に，既に割線のない面を凸曲面にし，割線のない面の曲率半径を割線のある面の曲率半径より大きくする形状を着想していた。すなわち，Ｂは，新薬開発センターのＤ所長から，マーケティング部門がカルデナリン分割錠と同一の形状のノルバスク分割錠を開発して欲しい旨を聴いていたので，平成２年ないし３年ころ，カルデナリン分割錠及びノルバスク非分割錠を用いて小規模のフィルムコーティング実験を行った。ところで，フィルムコーティングにおいては，コーティングパン中で錠剤が十分に回転することが昀も基本的な条件であり，むらなくフィルムコーティングするためには，できるだけ丸い錠剤であることが必要である。製剤分野の技術常識では，丸くない錠剤，とりわけ平面部分を有する錠剤は，フィルムコーティング中に回転しないおそれがあり，コーティングに適さないと考えられていた。ところが，Ｂは，平成２年ないし３年の上記フィルムコーティング実験を行った際，平面を有するカルデナリン分割錠でもコーティングパン中でかなり回転することを発見し，これがツウィンニング等の問題を考慮する契機となった。また，この実験の結果，Ｂは，カルデナリン分割錠が割線のない面同士で結合したり，カルデナリン分割錠の割線のある面とノルバスク錠が結合している現象（ツウィンニング）を確認した。
(ウ)　フィルムの付着の問題点について
コーティングフィルムの種類の検討もしないうちから，錠剤とともにフィルムも完全に分割されることを想定するのは，単なる抽象的な願望にすぎない。
(5)　Ｂに対する原告の実験指示
ア(ア)　原告が着想に当たって参考にしたとする資料（甲８）は，各種標準形の錠剤について直径と曲率半径との関係を示したものにすぎず，ツウィンニング防止や分割容易性に対する配慮が必要なノルバスク分割錠の開発においてそのまま適用できるものではない。錠剤の両面が浅い凸型でツウィンニング防止等とは無関係な標準剤型の場合の錠剤の直径と曲率半径の間の関係の公式などは全く参考にならない。
また，仮にこの公式を採用して曲率半径の数値を得たとしても，この作業は何ら創意に基づく着想と評価できない。
(イ)　Ｂは，被告で外用製剤の開発に携わっていたほか，錠剤の製造方式を乾式から湿式に改めたりするなどの功績により，被告の新薬開発センターにおける錠剤製造技術の第一人者と目されていた。
なお，Ｂが，平成元年７月当時に新薬開発センターＤ所長からノルバスク分割錠の開発の相談を受けた当時，被告の社内ではノルバスク非分割錠５mg及びカルデナリン分割錠を既に開発中で，未発売であったにすぎない。(ウ)　Ｂは原告からノルバスク分割錠の形状に関する着想の説明を受けていない。もっとも，Ｂは，割線錠の開発経験が豊富で，錠剤のフィルムコーティングにも精通していたから，独自に本件発明の錠剤の形状を着想するのに困難はなく，平成５年７月２９日には，畑鉄工所に対する打錠用杵の発注許可を原告から得る際，むしろ原告に対して自己の着想を開示した。
イ(ア)　Ｂは，原告から，畑鉄工所に母型図を完成させるよう指示されたことはない。
また，Ｂは，畑鉄工所に対し，母型図の製図のみでなく，杵の試作も依頼した。Ｂは畑鉄工所に割線のない面の曲率半径の決定を任せなかった。Ｂは，平成５年７月２９日，畑鉄工所に対し，割線のない面を凸曲面とし，その曲率半径を１７．５㎜とするよう具体的に指示して，打錠用杵を自発的に発注したが，母型図の原案として，カルデナリン４mg分割錠の母型図に，下面の上に曲率半径１７．５㎜の凸曲面を描き加え，さらに刻印を「Ｃ０４」から「Ｎ０５」に変更すべき旨の指示を付記した。
なお，確かに本件発明の特許請求の範囲には曲率半径の数値が限定されているわけではないが，発明の着想段階においては，具体化のために何らかの特定の数値を設定して実験を行うことが必要であり，かかる数値は着想の創意性に無関係ではない。
(イ)　畑鉄工所に打錠用杵の試作を発注したのは，ホランド社の杵の納入が遅れたからではない。なお，畑鉄工所に対する発注は平成５年７月２９日であった。
(ウ)　原告は，特許部長にサンド社との権利との抵触につき検討を依頼した平成３年１１月１日当時，刻印中の数字が有効成分の含有量とは関係しないことを知っていたから，発注した打錠用杵の刻印が「Ｎ０５」であったとしても，これが原告の勘違いによるものとはいえない。
Ｂは，ノルバスクの２．５mg非分割錠が「Ｎ０１」，５mg非分割錠が「Ｎ０２」であったので，５mg分割錠の刻印を含有有効成分量の５mgにちなんだ「Ｎ０５」にしたものである。
ウ(ア)　原告はノルバスク分割錠開発の実験の計画を立案していない。また,Ｂはノルバスク分割錠開発の実験について原告から逐一指示を受けたことはなかった。
(イ)　フロイント産業株式会社（以下「フロイント産業」という。）にフィルムコーティング実験を実施させることを立案したのはＢ１人であり，その実施も原告の許可を得てＢが指揮したのであって，原告は実験に立ち会っていない。社外の企業であるフロイント産業に実験を依頼することは被告の研究活動管理上の重要事項なので，Ｂは管理者たる原告の許可を得たのであって，原告は管理職としての権限に基づいて行動したにすぎず，Ｂは原告から技術的アドバイスを受けなかった。なお，このフィルムコーティング実験は生産規模では行われていない。
このフィルムコーティング実験は，錠剤の形状に関する着想の正しさを検証する意義を有する極めて重要なものであったから，原告がこの着想を行ったのであれば，少なくともこの実験くらいは立ち会って直接自分の目で確認するはずであるが，原告はこれをしなかった。
(ウ)　単発打錠機で試作することが不必要であるのなら，Ｂに対して単発打錠機用の杵の発注を許可しなければよかったはずであるが，単発打錠機用の杵の発注は現実にされている。また，原告が単発打錠機による試作が不要であるとする一方で，単発打錠機用の杵の発注をＢに命じているとするのも不合理である。エ　Ｂは，対照実験用の試作のために，生産を行っている工場に迷惑を掛けるわけにいかないので，実験用に単発打錠機用の杵を発注した。しかし，被告においてノルバスク分割錠の開発が本決まりになった後，工場が試作を引き受けてくれることになったので，量産規模で試作が行われた。


オ　Ｂの着想では分割性に対する配慮が欠けていることについてノルバスク分割錠の開発当時，被告の社内においては，カルデナリン分割錠の形状の分割性がよいことを前提に，フィルムコーティングが必要なノルバスク分割錠でコーティングトラブルを起こさないようにすることが昀初に解決すべき課題であった。そのため，フィルムコーティングのトラブル回避が優先的課題となったのは当然である。
のみならず，Ｂは分割性にも十分考慮して，ノルバスク分割錠の割線のない面の曲率半径を１７．５㎜にし，割線のある面の曲率半径１０㎜の２倍弱にした。
(6)　特許出願に対する原告の協力
打錠用の杵も納入されておらず，錠剤のフィルムコーティング実験もまだ行われていない平成６年１月ころに特許出願の準備を行ったというのは極めて不自然である。
被告の知的財産管理部からの指示に基づいて錠剤のコーティングフィルムの引っ張り強度及び伸び率等の測定を信越化学工業に依頼したのはＢであり，原告ではない。
２　争点(2)（本件発明に対して会社が貢献した割合）について
〔原告の主張〕
本件発明は，原告の着想によるところが大であり，原告は休日及び勤務時間外も本件発明に係る研究に従事した。
他方，被告においては従前から分割錠の開発が行われており，本件発明もその一環としてされたものである上，本件発明に係る実験は，被告の協力を得て，被告の施設を使用してされたものであり，かつ，本件特許の取得のために被告において尽力がされている。
そうすると，本件発明に対する被告の貢献割合は７０パーセントを上回らない。
〔被告の主張〕
被告が本件発明に貢献したことは認めるが，その貢献割合は争う。３　争点(3)（共同発明者間で原告が寄与した割合）について
〔原告の主張〕
本件発明は原告の着想によるところが大であり，Ｂは原告の指示に従って研究及び開発に従事していたにすぎないから，共同発明者間での原告の寄与割合は８０パーセントを下回らない。
〔被告の主張〕
争う。
４　争点(4)（特許を受ける権利の譲渡の相当な対価の額）について
〔原告の主張〕
(1)　被告は，平成８年６月からノルバスク錠を本件発明の実施品である分割錠に一本化して販売しているところ，平成８年６月ないし平成１２年３月末のノルバスク分割錠の売上総額は１７４３億３１６万９０００円を下らない。また，平成１２年４月から本件特許権の存続期間満了時（平成２６年８月９日）までのノルバスク分割錠の売上総額は，平成１１年度の年間売上高６６４億７５１７万６０００円に１４．３年を乗じた約９５００億円を下らない。そうすると，本件特許権存続中の被告のノルバスク分割錠の売上総額は合計１兆１２４３億３１６万９０００円を下らない。
(2)　被告はノルバスク分割錠の販売を開始して以降，大幅にノルバスク錠の売上を伸ばしており，これはノルバスク分割錠の高い評価を裏付けるものである。また，本件発明はノルバスク錠以外のフィルムコーティングを施した分割錠について利用できるものである。そして，本件発明は錠剤の形状に関するものであるから，これを実施者において実施することは容易である。
これらの事情を考慮すると，本件特許権の実施料率は２パーセントを下らない。
そうすると，本件特許権の実施料相当額は前記(1)の金額に２パーセントを乗じた，２２４億８６０６万３３８０円を下らない。
したがって，原告が受けるべき本件発明の承継に対する相当な対価の額は，本件発明に対して会社が貢献した割合及び共同発明者間で本件発明に原告が寄与した割合を勘案して，以下の計算式のとおり，約５３億９６６５万５０００円を下らない。
（計算式）22,486,063,380×（1－0.7）×0.8＝5,396,655,000（円）原告は，このうち１０億円の支払を求める。
〔被告の主張〕
被告が平成８年からノルバスク錠を分割錠に一本化して販売し，平成８年６月から平成１２年３月末までのノルバスク分割錠の売上総額が約１７４３億３１６万９０００円であることは認める。その余は争う。
ノルバスク錠の医薬成分については，米国ファイザー社が物質特許を有しており，剤型如何にかかわらず，同社が完全な独占権を有している。したがって，被告がこれに重ねて本件特許権による超過利益を取得する余地はない。なお，本件特許権の設定登録の日である平成１１年１２月１７日以前の利益は特許を受ける権利の譲渡の対価の算定基礎とならない。
第４　当裁判所の判断
１　証拠によって認められる事実
前記争いのない事実に証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば，次の各事実が認められる。
(1)　被告の組織
被告の組織上，平成元年ころの被告の研究部門には，創薬研究は行わず，製剤等の商品関連の研究を中心に行う新薬開発センターがあり，当時この新薬開発センターの下部組織に製剤研究課が置かれ，平成元年９月には，製剤研究課は製剤研究室に改められた。
平成元年当時の新薬開発センターの所長はＤであり，製剤研究課においては，原告が入社する前はＦが課長を務め，原告が入社した後の同年３月からは原告が製剤研究課長ないしその名称変更に伴って製剤研究室長となり，Ｂ及びＣはいずれも当時その部下であった（乙１（１頁），４６，弁論の全趣旨）。
(2)　カルデナリン分割錠の開発
ア　被告（当時の商号は台糖ファイザー株式会社）において，遅くとも昭和５９年７月ころから，メシル酸ドキサゾシン（その含有量はドキサゾシンとして２mg）を有効成分とする血圧降下剤「カルデナリン錠」の分割錠の開発を行っていたが，当時試作された分割錠の形状は平型フチ角であった（乙２１）。イ　当時存在した割線入り分割錠は，カッターなどを用いないと分割できないものが多かったが，サンド社は，昭和６０年１２月３日，別紙図２記載の形状，すなわち一方の面が平面で，溝状の割線の入っている他方の面が凹面となっており，周縁部が面取りされている円盤状のパーロデル型分割錠につき意匠の登録出願をし，この意匠は昭和６２年２月２７日に登録された。なお，この意匠における錠剤形状のように，円盤状の錠剤で，一方の面が中心に割線の設けられた凹面で，この割線がある面を下向きにして置き，これと反対側の面の中心部に下向きの力を加えるだけで容易に分割できるものは「空手錠」などとも呼ばれていた（乙３２，弁論の全趣旨）。


サンド社は，昭和６１年６月３日，上記登録意匠と同様の形状の錠剤について特許出願をし（特願昭６１－１３００１１。なお，優先権主張は昭和６０年６月４日である。），平成７年に実用新案登録出願に切り替え（実願平７－６６６０），この出願に係る考案は平成８年６月２１日に公開された（実開平８－１０１２）が，その後に拒絶査定が確定した（甲４，弁論の全趣旨）。前記サンド社のパーロデル型分割錠は，指で押すだけで分割できるという技術的特徴を有するものであった（弁論の全趣旨）。ウ　昭和６３年３月ころ，被告の当時の製剤研究室長が，上記サンド社の特許出願に係る特許公開公報を発見し，当時の調査部長であったＧに対し対処方を相談したところ，これに対しＧは，他の特許出願，文献を含めた先行技術の調査，上記サンド社の特許出願についての特許庁に対する審査請求を行うなどの方策を講じてサンド社の特許権を成立させないようにする方法と，特許権成立後に実施料を支払う方法の２つがある旨を回答した（乙２０）。
エ　Ｃは，当時のＦ製剤研究課長から命じられて，カルデナリン分割錠の開発に従事していたが，遅くとも平成元年９月以降，割線のない面を平面とする空手錠（有効成分１mg）に関し，６種類の形状の打錠用杵の杵型を考案して錠剤を試作し，直径及び厚み，重量偏差，硬度，曲げ強度，摩損度の測定実験を行った。なお，ここでＣは，重量偏差の測定を，試作された錠剤を１０錠ずつ割線において手で分割し，その重量を測定して行った。硬度の測定においては，錠剤破壊強度測定器を用い，錠剤の側面から割線方向に徐々に押圧して，錠剤が破壊されたときの強度を測定した。また，曲げ強度の測定においても同測定器を用い，割線のある面を下にし，割線のない面の上から垂直方向に徐々に下向きに押圧して，錠剤が分割されたときの強度を測定した。また，摩損度の測定においては，錠剤摩損度試験器を用い，毎分２５回転，４分間の条件で回転させて，その前後の試料の重量を測定して比較した。
その結果，Ｃは，割線のある面に縁から割線に向けて曲面の傾斜を付けたもの（なお，試作した分割錠には割線の深さにより２種類あった。）が，硬度より曲げ強度が小さく，分割後の半錠分の重量偏差が昀も小さく，かつ摩損度が小さいことを確認した。
そこで，Ｃは，自らの実験報告書中で，割線のある面に縁から割線に向けて曲面の傾斜を付けた分割錠で割線を特に深くえぐってはいないものが昀もよいと結論付けたが，同実験報告書中では，割線が通常の分割錠よりも深くなっているので，試作の規模を大きくして打錠し，試験を行う必要があると思われる旨を付言した（乙１９，２２）。
オ　被告は，平成２年４月から，カルデナリン錠の販売を開始した。このカルデナリン錠にはメシル酸ドキサゾシンの含有量に応じて４種類（０．５mg，１mg，２mg，４mg）の錠剤の型が設けられ，うち１mg，２mg，４mgの３種類の錠剤では，別紙図３の「外形・大きさ（mm）」欄記載のとおり，服用者等が指で圧力を加えることで２つに分割される分割錠となっており，それらの形状は，一方の面が平面，他方の面が凹曲面で，周縁部が面取りされている円盤状であり，この曲面の中央にＶ字状の溝があって，この溝に向かって徐々に凹むものであった（甲１５）。
カ　原告の講演
原告は，平成５年２月２０日，金沢都ホテルで病院薬剤師，製薬メーカーの開発担当者などを集めて開かれた石川県病院薬剤師会第３回例会に出席し，カルデナリン分割錠の製剤設計をテーマに発表を行った。もっとも，この発表の資料や原稿は，原告の指示を受けたＣが作成した（甲７，乙１９）。
(3)　ノルバスク分割錠の開発
ア　被告は，ベシル酸アムロジピンを有効成分とする高血圧症薬「ノルバスク錠」を開発していたところ，平成元年７月ころ，被告の当時の新薬開発センター所長であったＤは，被告のマーケティングを担当する第一臨床開発部から電話で，ノルバスク錠２．５mg，５mgを分割錠にできないかとの相談を受け，当時ノルバスク非分割錠の開発を担当していたＢと協議した。
ノルバスク錠は，カルデナリン錠と異なり，表面にフィルムコーティングが施されているものであるところ，Ｂは，Ｄ所長に対し，ノルバスク錠を当時の非分割錠の形状のままで分割錠に変更するのでは，錠剤が固くて分割しにくいし，形状をカルデナリン分割錠の形状に変更したのではフィルムコーティングに困難が予想され，また光に対する安定性を向上させるためにフィルムコーティングを施しているのに，素錠断面が露出する分割は問題であるなどと意見を述べた。そこで，Ｄ所長は，同月２８日，被告の第一臨床開発部長宛にメモランダムを送り，担当者との検討の結果，ノルバスク錠を分割錠にすると次のような問題点があるので，分割錠にする必要性自体を再検討して欲しいこと，分割錠にする件についてはライセンス先の住友製薬の製剤研究部門の意見も聴取して欲しいこと，１．２５mg錠が必要な場合でも現行の非分割錠１．２５mgで対応することが望ましいこと，及び，被告の医薬開発統括部において，再検討の結果どうしても分割錠が必要であると判断した場合には，至急住友製薬の製剤研究部門と検討作業を開始することを伝えた（乙１（２頁），２）。
(ア)　現行の非分割錠２．５mg及び５mgは硬度が大きく，しかも設計量の割に直径が小さく，厚いので，現行の非分割錠の形状で分割錠にしても割れにくい。
(イ)　現行の非分割錠の直径及び曲率半径を変更し，かつ割線部分の溝を深くする方法も考えられる。
しかし，直径を大きくすると表面積も大きくなるのでフィルムコート層が減少し，他方曲率半径を大きくすると平面性が高くなるので，端角部分のフィルムコーティングにムラができやすくなる。その結果，フィルムコーティングによって光から素錠を保護する効果が減弱する。


なお，錠剤を薄くすると，ＰＴＰシートへ錠剤を挿入する作業工程で２つの錠剤が１つの枠に同時に入ってしまうなどの問題が生じることがある。(ウ)　ノルバスク錠のフィルムコーティングは，素錠の味をマスクする目的でするフィルムコーティングの場合とは異なって，光から素錠を保護する目的で行うので，フィルムコート層が比較的厚くなっている。そのため，現行の非分割錠の形状を維持するにしても，変更するにしても，フィルムコーティングを施していない素錠に比して割れにくく，しかも分割した場合に，フィルム部分が均等に分割されず，外観上問題になる。しかも，分割後の錠剤については，光から素錠を保護する効果を保証できない。これにより，厚生省の審査過程でクレームが付くことが予想される。また，２．５mg錠では，小さい錠剤に割線及び刻印を施すことになるので，技術的トラブルの発生頻度が高くなることが予想される。イ　ノルバスク分割錠の開発は，いったんは見送られたが，Ｄ所長からなおマーケティングの方で分割錠の要請が強いことを聞いていたＢは，開発の方向性を模索し，平成２年ないし３年ころ，少量のカルデナリン分割錠にノルバスク非分割錠１．２５mg，２．５mgを用い，小規模なフィルムコーティング実験を行ったところ，カルデナリン分割錠の割線のない面（平面）同士の間や割線のある凹曲面とノルバスク非分割錠との間でツウィンニング現象（隣接するフィルムが粘着して錠剤同士が結合する現象）が生じることを発見した（乙１，３６（１頁））。ウ　被告は，平成５年１２月からノルバスク錠の販売を開始した。発売開始当初は，すべて非分割錠であり，その形状は，直径が８㎜の円盤状で，両面が凸曲面のものであり，両面の曲率半径は１０㎜のものであった（甲１３（１０頁），２０）。
エ　被告は，ノルバスク分割錠を開発することとなり，医薬マーケティング統括部長Ｈは，平成５年６月２８日，新薬開発センター所長に対し，ノルバスク分割錠の開発上必要な，錠剤の安定性，色調変化，分割時の形状の変化などの試験について検討するよう依頼した（乙３）。
オ　Ｂは，これを受けて，平成５年６月ころ，ノルバスク分割錠の形状として，直径を８㎜，割線のある凹曲面の曲率半径を１０㎜とした錠剤について，割線のない凸曲面の曲率半径をそれぞれ１０㎜，１５㎜，１７．５㎜，２０㎜とする形状を検討し，それぞれ簡単な図面を作成した（乙３３，４５（１頁））。カ　Ｂは，平成５年７月８日，対照実験に用いるため，畑鉄工所に対し，単発打錠機ＫＴ－２型で用いるカルデナリン分割錠用（錠剤の直径８㎜）の杵の製造を発注した。打錠用杵は上杵と下杵を１組で用いるものであるが，Ｂは，この発注の際，Ｖ字割線入り凹曲面用の上杵及び平型錠剤用の下杵を指定し，また同分割錠４mgと同非分割錠４mg（ただし，上面及び下面が平面のもの。）の母型図を添付した（乙１（４，５頁），４）。
キ　Ｂは，平成５年７月２９日，畑鉄工所に対し，さらに前記カの単発打錠機用杵の製造を発注したが，この際，Ｖ字割線入り凹曲面用の上杵及び曲率半径１７．５㎜の凸曲面用の下杵を指定し，また前記カと同様にカルデナリン錠の母型図を添付した。ただし，Ｂは，カルデナリン分割錠の母型図に，カルデナリン分割錠の割線のない面に，この面が曲率半径１７．５㎜の凸曲面であることを示す円弧を描き加え，また刻印の「Ｃ０４」を「Ｎ０５」に変更することを指示する旨の記載を書き加えた。なお，この母型図中では，分割錠の割線のある面の凹曲面の曲率半径は１０㎜であった。
Ｂが凸曲面の曲率半径を１７．５㎜と指定したのは，①　ツウィンニングを防止するためには反対側の凹曲面の曲率半径よりかなり大きくする必要があるが，２倍の２０㎜にすると凸曲面が平面に近くなり，かえってツウィンニングの原因となるので，１０㎜と２０㎜の中間の１５㎜を基準とすべきこと，②　分割容易性を考慮すると中心部を幾分肉薄にする必要があることを理由としていた。また，ノルバスク分割錠５mgの本来の識別番号に従えば刻印が「Ｎ０２」となるのにもかかわらず，Ｂが刻印を「Ｎ０５」と指定したのは，当時既に存在したノルバスク非分割錠２．５mg（刻印「Ｎ０１」）を同５mg（刻印「Ｎ０２」）と区別することができ，フィルムコーティングの適否の判断が容易で，かつ錠剤の内容を理解しやすかったためであった（乙１（５頁），５，４５（１，２頁））。
ク　Ｂは，前記カ及びキのとおり発注した打錠用杵を用い，単発打錠機でプラセボ錠を試作し，その後フィルムコーティング試験を行う予定でいたが，その後，製剤工場が量産規模でプラセボ錠を試作することになった。そのため，Ｂが発注した打錠用杵は，この時点では使用されなかった（乙１（５頁））。
ケ　平成６年１月１０日に開催された被告の社内会議「Nagoya-TokyoCreativeForum」においてノルバスク分割錠の開発がテーマに取り上げられ，Ｂがプレゼンテーションを行った（乙２４，３６）。
この際，Ｂは，ノルバスク分割錠の開発には，①　フィルムコーティングの問題が予想されることや，②　分割性の問題，③　光に対する安定性確保の問題があることなどを指摘した。このうち，上記①の問題は，分割を容易にするため錠剤の硬度を低くしたときのコアエロージョン（フィルムコーティング工程中に素錠が摩損すること）や，エッジチッピング（素錠が欠けること）の問題や，ツウィンニングの問題，刻印内部へのコーティングごみの付着（LogoBridging）の問題などであり，上記②の問題は，錠剤の分割容易性の問題や，分割後の半錠分の重量偏差の問題であった（乙２４，２５）。


コ　原告は，平成６年１月１４日，製剤工場経口製剤課長に対し，カルデナリン分割錠用の打錠用杵を用いてプラセボ錠を１６５万錠，３３０㎏規模で試作するよう依頼し，その後同プラセボ錠の試作が行われた（乙１（５頁），６）。サ(ア)　被告は，同年１月ないし２月ころ，フロイント産業に前記コで試作したプラセボ錠にフィルムコーティングする実験を依頼した（乙１（５頁））。(イ)　フロイント産業は，その浜松事業所で，Ｂ及び被告の製剤部経口製剤課Ｉ課長立会いの下に同年２月２４日及び２５日にプラセボ錠のフィルムコーティング実験を行ったが，その内容及び結果は次のとおりであった。なお，いずれの実験においても，コアエロージョンやエッジチッピングは見られず，原告の立会いはなかった（乙１（５頁），７の１及び２，３８）。
ａ　２月２４日
水系フィルムコーティング装置（アクアコーター）ＡＱＣ－１３０を用い，コーティング液の処方をＴＣ－５Ｒ　６．０％，ＴｉＯ２（二酸化チタン）１．２％，タルク０．６％，エタノール４６．０％，精製水４６．２％とし，またポリシング液の処方をポリシングワックス１０３　１８．２ｇ，エタノール１．１㎏，精製水０．７㎏として，まずコーティング液をＳＴスプレーガンでプラセボ錠１３０㎏に噴霧し，さらにポリシング液でポリシングした。実験の結果，錠剤面は良好にフィルムコーティングされ，刻印もほぼ鮮明であったものの，錠剤が割線のない平面同士で結合するツウィンニングが数十％発生した。
ｂ　２月２５日
水系フィルムコーティング装置をＡＱＣ－１００に変更し，プラセボ錠合計５５㎏を用い，前記ａと同様に２回実験を行った（ただし，スプレーガンはＮＡＴガンが使用された。）。
１回目の実験は，前記ａの実験とほぼ同程度のツウィンニングが生じたため，実験途中で中止された。
２回目の実験は，１回目の実験よりもスプレー液の噴霧速度を下げて行われ，その結果，ツウィンニングはほとんど解消したが，他方刻印にごみが詰まる現象が発生した。
(ウ)　フロイント産業は，前記(イ)の実験後の平成６年２月２８日，被告に対し，フロイント産業で水系フィルムコーティング装置ＡＱＣ－４８を使用する実験も検討するが，被告でも錠剤形状を検討して欲しい旨の意見を述べた（乙１（５頁），７の１）。
シ　Ｂは，その後，前記キの発注によって納入された打錠用杵を用いてノルバスク分割錠のプラセボ錠を試作し，平成６年３月２４日，フロイント産業にこのプラセボ錠３．８㎏を用いた再実験を実施させたが，この実験には，Ｂは自ら立ち会ったが，原告の立会いはなかった。
すなわち，水系フィルムコーティング装置ＡＱＣ－４８Ｔを用い，コーティング液の処方をＴＣ－５（ＲＷ）６．０％，ＴｉＯ２（Ａ－ＨＲ）１．２％，タルク０．６％，９５％エタノール４６．０％，精製水４６．２％としてフィルムコーティング実験を行ったところ，錠剤のツウィンニングはあまり見られず，フロイント産業からの錠剤形状変更検討要請もなかった（乙１（６頁），７の３）。ス　Ｂは，平成６年３月２８日，「Nagoya-TokyoCreativeForum」の事務局である情報企画部長に宛てて，ノルバスク分割錠の開発の件につき，開発の現況及び問題点を報告した。
Ｂは，同報告中で，開発の現況につき，①　スプレー液噴霧速度などのコーティング条件，②　水系フィルムコーティング装置の機種による影響，③　錠剤形状，④　コーティング液の処方，⑤　素錠の硬度とコーティング錠の分割性の関係を検討していると述べたが，このうち上記③の点は，カルデナリン分割錠と同様の錠剤形状にするか，それともこの錠剤形状を一部変更した形状にするかというものであった。
また，Ｂは，同報告中で，開発上の問題点として，コーティング工程中でツウィンニングが発生する問題，同工程中でコアエロージョンが生じる問題，同工程で刻印部分がゴミで詰まる問題，フィルムコーティングにより錠剤の強度が上がり，分割しにくくなるという問題，錠剤分割時にフィルムが残るという問題を挙げた。
さらに，Ｂは，同報告中で，現時点ではプラセボ錠で検討している段階なので，これらの問題点が全て解決できないと開発のタイムスケジュールが明らかにならないと付言した（乙２５）。
セ(ア)　平成６年４月ころに開催された被告の社内会議「Nagoya-TokyoCreativeForum」において，ノルバスク分割錠の開発が再びテーマに取り上げられ，Ｂが開発上の問題点等についてプレゼンテーションを行った（乙３６（４頁），弁論の全趣旨）。
(イ)　Ｂは，プラセボ錠を用いた開発の際に発生した問題とその原因，対策について報告したが，その骨子は次のとおりであった（乙２８。なお，原告の主張する文字切れはコピーの際の不手際によるものと考えられ，乙２８の信用性を左右するものではない。）。
ａ　フィルムコーティング工程でツウィンニングが発生する問題（表中の「発生したトラブル」欄①）
フィルムコーティングの条件が原因の１つと考えられたので，噴霧速度を小さくしたり，乾燥空気量を大きくしたりして，フィルムコーティングの条件を変更したが，当時問題解決にまでは至っていなかった。また，素錠の形状が原因の１つと考えられたので，打錠用杵の形状を変更したところ，この問題は解消した。
ｂ　フィルムコーティング工程で素錠が摩損する（コアエロージョン）
問題（表中の「発生したトラブル」欄②）
素錠の形状が原因の１つと考えられ，その対策として打錠用杵の形状の変更が検討されたが，当時は実施されていなかった。また，その強度不足が原因の１つと考えられたので，フィルムコーティング初期のパン回転数を小さくしたり，噴霧速度を小さくしたりして，フィルムコーティング条件を変更したが，当時問題解決にまでは至っていなかった。ｃ　フィルムコーティング工程で割線及び刻印部分が詰まる問題（表中の「発生したトラブル」欄③）
素錠の割線及び刻印のデザインが，その角度，幅，深さにおいて不良であることが原因の１つと考えられたので，同デザインを変更し，特に割線等の幅を広くすることが考えられた。


また，素錠への付着力不足があり，フィルムコーティング剤の処方が原因の１つと考えられたので，フィルムコーティング剤にポリマー分子量の小さいものを用いることが考えられたが，当時問題解決にまでは至っていなかった。さらに，乾燥過多，噴霧量が少ない，スプレーガンとの距離が大きいといったフィルムコーティング条件が不適当であることも原因の１つと考えられたので，噴霧速度を大きくしたり，乾燥空気量を小さくしたり，スプレーガンの位置を調整して，フィルムコーティングの条件を変更し，問題を解決した。ｄ　分割時の錠剤の割れやすさの問題（表中の「発生したトラブル」欄④）
これは，素錠にフィルムコーティングを施すことにより錠剤強度が大きくなって，錠剤が分割しにくくなるという問題で，特にＰＴＰシートの上から分割しようとするときにさらに問題となるものであった。素錠の強度を小さくすると分割しやすくなるが，他方でフィルムコーティング工程中でコアエロージョンが生じやすくなるという欠点があった。そこで，打錠用杵の形状を変更して，錠剤をコアエロージョンが生じない程度に分割が容易になるような形状にすることが考えられたが，当時はまだこの解決策は実施されていなかった。また，素錠の強度を小さくすることも解決策として考えられたが，当時問題解決にまではに至っていなかった。
さらに，コーティングフィルムの強度が大きく，フィルムコーティング剤の処方が原因の１つと考えられたので，フィルムコーティング剤としてポリマー分子量の小さいものを用いることが考えられたが，当時問題解決にまでは至っていなかった。
ｅ　錠剤分割時のフィルムの残りの問題（表中の「発生したトラブル」欄⑤）
フィルムの強度が強いこと，すなわちフィルムコーティング剤の処方が原因であると考えられたので，フィルムコーティング剤にポリマー分子量の小さいものを用いることが考えられたが，当時問題解決にまでは至っていなかった。(ウ)　Ｂは，前記(ア)のプレゼンテーションの際，ノルバスク分割錠開発における問題点として，①　素錠をフィルムコーティングすると錠剤強度が大きくなって分割しにくくなり，特にＰＴＰシートの上から分割する場合にはさらに分割しにくくなること，②　フィルムコーティングすると錠剤分割時にどうしてもフィルムの残りが発生するところ，これを少なくするためにポリマー分子量の小さい高分子材料をコーティング剤に用いるなどしても，十分な効果が期待できないことを述べた（乙２６）。
ソ　Ｂは，フィルムコーティング後に分割錠を割れやすくし，かつ分割時にフィルムが割線に沿って正確に割れるようにするためには，コーティングフィルムの引っ張り強度があまり大きくない方がよいと考えた。ポリマーを用いたフィルムでは，分子量の小さいポリマーのものの方が分子量の大きいポリマーのものよりも引っ張り強度が小さいのが技術常識であったので，Ｂは，フィルムコーティング用の皮膜剤の候補として考えていた信越化学工業製のヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）ＴＣ－５の中から，ポリマー分子量の比較的大きいＴＣ－５Ｒとポリマー分子量の比較的小さいＴＣ－５Ｅを選択し，両者の配合割合を変えて５種類のコーティング剤を処方した。その後，Ｂは，処方したフィルムコーティング剤で前記キの形状（割線のない面が凸曲面，割線のある面が凹曲面で，前者の曲率半径が後者の曲率半径よりも大きい形状）のプラセボ素錠にフィルムコーティング実験を行い，ツウィンニング，コアエロージョン，エッジチッピング，刻印の詰まりなどを検査したが，皮膜剤全体に占めるＴＣ－５Ｅの配合割合が１００パーセントの処方によるフィルムコーティング剤を用いたときに僅かにコアエロージョンが見られたほかは，何らの問題も生じなかった。その後，Ｂがさらに再試験を行ったところ，皮膜剤全体に占めるＴＣ－５Ｅの配合割合が１００パーセントの処方によるフィルムコーティング剤を用いた場合でも，コアエロージョンは見られなかった（乙８（表－２），３６，４０（２頁），弁論の全趣旨）。
また，Ｂは，このフィルムコーティングされた錠剤を用いて，錠剤の曲げ強度，フィルム付着の有無やＰＴＰシート包装時の分割容易性につき，実験を行った。
その結果，皮膜剤全体に占めるＴＣ－５Ｅの配合割合が１００パーセントの処方によるフィルムコーティング剤を用いたときが昀も曲げ強度が小さく（２．６），昀も分割しやすく，かつ分割後にフィルム付着が認められなかった（乙８（表－３））。
さらに，Ｂは，皮膜剤全体に占めるＴＣ－５Ｅの配合割合が１００パーセントの処方によるフィルムコーティング剤を用いてフィルムコーティングを施した分割錠につき，分割前の原錠と分割後の半錠分の重量の標準偏差，変動係数を測定したところ，半錠分の変動係数は２．０パーセントであった（乙８（表－４），３６（５頁），４０。なお，原告の主張する○印の有無等は，Ｂが文書をいったん作成した後にメモを書き加えたものと推認できるから，乙８の信用性を左右するものではない。）。
タ　Ｂは，被告の知的財産管理部のＥから，特許付与を受けるためにはコーティングフィルムの引っ張り強度の数値を得ることが必要であるとの助言を得ていたので，遅くとも平成６年５月１９日ころまでに，信越化学工業に対し，ＴＣ－５Ｒ対ＴＣ－５Ｅの比を変えてフィルムコーティング剤を処方した場合のフィルムの引っ張り強度等を測定するよう依頼した。
これに対し，信越化学工業の担当者Ｊは，同年５月１９日，Ｂに対し，ファクシミリで，依頼された測定実験は社内の研究所に依頼する予定である旨を連絡するとともに，酸化チタンを添加したＴＣ－５フィルムの機械的性質についての一般的な資料を送信した。
その後，信越化学工業の合成技術研究所では，ＴＣ－５Ｒ対ＴＣ－５Ｅの比を変えてフィルムコーティング剤を処方した場合のフィルムの引っ張り強度，伸び率などの測定実験を行い，同年７月２０日，被告に対して実験結果を報告した（甲２４，乙３４，３５，３６（５頁））。
チ　Ｂは，製剤研究室のＫとともに，さらに次のとおりの実験を行った。
(ア)　平成６年５月１０日ないし同月１７日の間
試作したノルバスク分割錠を分割し，分割後の錠剤に有効成分が均一
に含有されているか否かを確認する実験（甲１６）
(イ)　同年５月ないし７月の間
試作したノルバスク分割錠を分割し，分割後の錠剤を昀大６０日間室内散光下に放置して，有効成分含有量等の変化が生じるか否か（光安定性）を確認
する実験（甲１７）
(4)　本件発明の特許出願


ア　原告は，遅くとも平成６年６月２９日ころ，知的財産管理部のＥに対し，本件発明について特許出願をする件につき電話で相談し，その後，従来技術の欠点や本件発明による改良点，実験結果などを記した特許出願のための，「フィルムコーティングをほどこした分割錠」と題する日本語での資料を送付した。上記資料は，Ｂが作成したものである。
なお，この資料中には，錠剤の形状につき，割線のある凹曲面の曲率半径ｒを割線のない凸曲面の曲率半径Ｒより小さくする（ｒ＜Ｒ）旨の記載がある（乙８）。
イ　Ｅは，同年７月１日，原告及びＢに対し，本件発明について自ら起案した特許請求の範囲の文案を提案するとともに，特許審査の状況次第で，期限内に可能な限りデータを収集し，明細書に盛り込む必要があることなどを指摘し，かつ実施可能なフィルム形成性重合体組成物の組成，物性や曲率などの数値を検討して回答するよう指示した（乙１１）。
ウ　原告は，同年７月７日，Ｅに対し，本件発明につき，被告の親会社である米国ファイザー社に対する特許申請許可願の日本語及び英語の文案を送付した。上記特許申請許可願の文案には，発明者としてＢ及び原告の名前が記されている（甲２８，乙９。なお，原告の主張するＤ所長のサインの有無等は，乙４３に照らし，乙９の信用性を左右するものではない。）。
エ　Ｅは，同日，被告の担当者として，湯浅法律特許事務所のＬ弁理士に，本件発明の特許出願の依頼をした。Ｅは，この依頼書の中で，発明者に比較例，実施例をできる限り多く追加するよう依頼したが，結果をあまり期待できないこと，特に被告ではフィルムコーティング剤の組成を変化させて実験したデータ等を作成できないので，外部の業者からデータをもらう必要があることなどを指摘した（乙１２。なお，原告の主張する日付印横の記載の欠如等は，単にコピーの際に欠落したものにすぎず，乙１２の信用性を左右するものではない。）。オ　なお，被告の製剤研究室ないし製剤研究課においては，当時，発明に技術的な貢献をしているか否かを審査することなく，真の発明者のほか，その上司を発明者に含めており，特に本件特許のように我が国にのみしか出願しない場合においては，被告において必ずしも正確に発明者を認定しない慣行となっていたところ，平成９年になって，知的財産室長から発明者を特定するためのプロセスが提案されるに至った（甲３１，乙１０，４３）。
(5)　本件発明の内容
被告は，平成６年８月１０日，本件発明の特許出願を行い，平成１１年１２月１７日，特許登録された。本件発明の特許請求の範囲は前記第２の１(2)記載のとおりである。また，本件明細書（甲１）には，従来フィルムコーティングされた分割錠剤が実用化されていなかったのはフィルムコーティング工程におけるツウィンニングなどの様々なトラブルの発生，分割の困難性，フィルムの付着，分割の不均一性のような問題があったためであること，本件発明が解決しようとする課題は，フィルムコーティング工程においてツウィンニング等のトラブルの生じない，フィルムコーティングを施した分割錠剤の実用化等であることが記載され，錠剤形状とコーティングトラブルの発生率（試験例１），フィルムコーティング剤であるＨＰＭＣの品種及び配合割合とコーティングトラブルの発生率（試験例２），錠剤形状と分割性（試験例３），ＨＰＭＣ品種及び配合割合と分割性（試験例４），フィルムの物性の測定（試験例５），分割錠剤の重量偏差（試験例６）についての実験結果も記載されている。
(6)　報償金の支払
被告は，原告に対し，本件発明に基づく特許出願報償金５０００円を支払ったほか，特許登録報償金として，平成１２年１２月２０日に１万円を支払った（乙４８）。
なお，このころ，被告は，決算期に合わせて，年１回，毎年１１月ころにまとめて，特許公報の発明者の記載に従って，特許登録報償金の支払を機械的に行っていた（乙４７）。
２　争点(1)（原告が本件発明の真の共同発明者か否か）について(1)　以上の認定事実を前提に本件発明の発明者について判断する。ア　「発明」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいうから（特許法２条１項），真の発明者（共同発明者）といえるためには，当該発明における技術的思想の創作行為に現実に加担したことが必要である。したがって，①　発明者に対して一般的管理をしたにすぎない者（単なる管理者），例えば，具体的着想を示さずに，単に通常の研究テーマを与えたり，発明の過程において単に一般的な指導を与えたり，課題の解決のための抽象的助言を与えたにすぎない者，②　発明者の指示に従い，補助したにすぎない者（単なる補助者），例えば，単にデータをまとめたり，文書を作成したり，実験を行ったにすぎない者，③　発明者による発明の完成を援助したにすぎない者（単なる後援者），例えば，発明者に資金を提供したり，設備利用の便宜を与えたにすぎない者等は，技術的思想の創作行為に現実に加担したとはいえないから，共同発明者ということはできない。
イ　前記１(5)認定のとおり，本件発明は，均一かつ容易に分割できるフィルムコーティングされた分割錠剤であって，フィルムコーティング工程時に，ツウィンニング，コアエロージョン，エッジチッピングなどのトラブルが生じないことを目的とするものである。また，当時分割錠そのものは存在していたものの，フィルムコーティングされた分割錠剤は実用化されていなかった。そして，フィルムコーティングを施していない分割錠とフィルムコーティングを施した分割錠とでは，分割容易性の点やフィルムコーティング工程中に発生するトラブルを避ける必要性がある点において両者の性質を同視することはできないのであって，前者の開発がされたからといって，これを後者の開発に生かして直ちに後者の開発が完了するという性格のものではない。そうすると，フィルムコーティングされた錠剤において，いかなる形状であれば均一かつ容易に分割できるか否か，また，フィルムコーティング工程においてツウィンニング等のトラブルが生じないか否かを事前に予想することは，困難であったものと解される。そして，本件発明のうち特許請求の範囲請求項１ないし３に係る発明については，割線のある面を凹曲面，割線のない面を凸曲面とし，かつ前者の凹曲面の曲率半径を後者の凸曲面の曲率半径より小さくする分割錠及びこれが上下方向から眺めたときに輪郭が円形又は楕円形となるような形状を有する錠剤であれば均一かつ容易に分割できるか否か，また，これらの形状であればフィルムコーティング工程においてツウィンニング等が生じないか否かが当業者において自明であることを認めるに足りる証拠はない。なお，本件発明の進歩性は，均一かつ容易に分割できることとフィルムコーティング工程でトラブルの発生を回避することを両立させた点にあるが，本件全証拠によっても，かかる両立が当業者において自明であるとは到底いうことができない。むしろ，これらの事項は具体的な実験によって初めて確認できる事項というべきである。


また，本件発明のうち特許請求の範囲請求項４ないし７に係る発明については，請求項１及び２に記載された錠剤の形状に加えて，コーティングフィルムの引っ張り強度及び伸び率，フィルムコーティング剤の組成等が構成に加えられているものであって，これらを発明するためには実験による発見ないし検証が不可欠ということができ，実際にフィルムコーティング実験等を行わなければ，上記作用効果を奏するか否かが判明しないことは明らかである。したがって，本件発明においては，課題の解決のための方向性が設定されただけでは，予想通りの結果が得られるとは限らず，錠剤の形状についての着想のみでは，実験を経ていない以上発明が具体化したとはいえない。そして，本件発明は，実験の積み重ねによって課題の解決のための方向性が具体化されていく性質のものであり，これによって初めて発明が具体化し，完成したものであって，実験が重要な要素をなしているということができる。
ウ　前記１(3)認定のとおり，①　被告においてノルバスク分割錠の開発が決定され，これを受けて，Ｂが，平成５年６月ころ，ノルバスク分割錠の形状を検討し，同年７月には，ノルバスク分割錠用の単発打錠機用杵及び対照用のカルデナリン分割錠用の単発打錠機用杵の製造を発注したこと，②　Ｂは，平成６年１月及び４月，社内会議でノルバスク分割錠の開発についてのプレゼンテーションを行って，その問題と原因及び対策を検討し発表したこと，③　Ｂは，同年２月から７月にかけて，試作したプラセボ錠にフィルムコーティングする実験やＨＰＭＣを使用したフィルムコーティング実験を行ったほか，信越化学工業に引っ張り強度及び伸び率の測定実験を依頼し，試作したノルバスク分割錠の分割及び光安定性実験等を行ったものである。このように，Ｂは，平成５年６月ころから，既に完成したカルデナリン分割錠の形状を基にノルバスク分割錠の形状を検討し，その開発を進めていたものであり，自ら開発計画を立案し，プラセボ錠の試作，開発実験や検証等を行って課題の解決のための方向性を具体化していったものである。他方，そもそも原告が錠剤の形状を着想したと認めるに足りる証拠はない。また，前記のとおり，本件発明は，錠剤の形状についての着想のみでは到底具体化したとはいえないものであり，その後の実験によって初めて本件発明が具体化し，完成したものというべきであるところ，原告において自ら実験したり実験の具体的な内容についてＢに指示を行ったりしたことを認めるに足りる客観的証拠はなく，重要な実験に立会いすらしなかったものである。特に，本件発明のうち請求項４ないし７に係る発明については，実験による発見ないし検証が不可欠であることは，前記イのとおりであるところ，原告においてかかる実験の具体的な内容について指示を行ったことを認めるに足りる証拠はない。
このような観点からすれば，本件発明に係る技術的思想の創作行為について，昀も大きな技術的寄与を果たしたのはＢであるというべきである。他方において，原告は，本件発明につき具体的着想を示したとはいえず，製剤研究室長として，部下であるＢに対して一般的な指導を与えたりしたに止まるから，発明者に対して一般的管理をしたにすぎず，共同発明者の評価に値する技術的思想の創作行為に現実に加担したということはできない。
エ　そうすると，原告は，本件発明の真の共同発明者ということはできないから，その余の点について判断するまでもなく，原告の本件請求は理由がない。
(2)　原告の主張について
ア　原告の開発作業への関与全般について
原告は，開発課題の分析，実験担当者の指名や開発の１つのステップが終了するたびに報告を受けるなどの管理的業務に当たったほか，自ら開発作業を行ったなどと主張する（前記第３の１〔原告の主張〕(2)）。しかしながら，前記(1)アで判示したとおり，真の発明者（共同発明者）といえるためには，当該発明における技術的思想の創作行為に現実に加担したことが必要であるところ，原告が組織管理上必要な課題を分析したり，適当な実験担当者を指名したり，開発のステップが終了するたびに報告を受けて実験担当者と職務管理上必要な一般的協議を行ったりしたのみでは，管理職としての一般的な管理業務の域を超えるものではなく，本件発明における技術的思想の創作行為に現実に加担したと評価することはできない。
そして，前記(1)ウのとおり，原告が自ら開発作業に加わり，発明者の評価に値する技術的思想の創作行為に現実に加担したということはできない。また，原告が本件発明に係る実験を行ったＢに対して，実験の具体的指示を行ったなどの事実を認めるに足りる証拠はない。
そうすると，原告の上記主張は理由がない。
イ　先行するカルデナリン分割錠開発に対する原告の貢献について(ア)　そもそも，本件発明は，フィルムコーティングを施した分割錠である点においてカルデナリン分割錠とは異なるものであり，それが本件発明の課題であるから，カルデナリン分割錠開発への貢献と本件発明は直接に結びつくものとはいえない。
(イ)　原告は，Ｃをカルデナリン分割錠開発の実験担当者に指名したとか，Ｃと協議して畑鉄工所に打錠用杵を試作させたとか，Ｃに指示して分割容易性などの実験を行わせたり，自ら分割して物性評価，検討を行ったとか，開発の課題を把握し，これを解決するための形状を着想したなどと主張し（前記第３の１〔原告の主張〕(3)アないしオ），原告の陳述書（甲１３）中には原告の上記主張に沿う部分（４頁ないし７頁）がある。
しかし，上記陳述書を除いては，Ｃが原告によって初めてカルデナリン分割錠の開発実験担当者に指名された事実を認めるに足りる証拠はなく，かえって前記１(2)のとおり，カルデナリン分割錠の開発は原告が被告に入社する前から開始されており，Ｃは原告の入社前後を通じて継続してカルデナリン分割錠の開発担当者であったものである。
また，上記陳述書を除いては，原告がＣに対し，発注すべき打錠用杵の形状を具体的に指示したり，実験の具体的内容を指示したといった事実を認めるに足りる証拠はなく，かえって前記１(2)のとおり，Ｃは実験を通じて単独でカルデナリン分割錠の形状を着想し，打錠用杵の形状を決めたものであり，また実施すべき実験を自ら決めていたものである。
そうすると，上記陳述書（甲１３）中の該当部分は信用できず，上記原告の主張は採用できない。


(ウ)　原告は，平成元年末ころに，分割錠のサンプルを鉛筆で押圧してみたときに，分割錠の割線のない面を凸曲面とすると，割線のない面の中心から割線のある面の中心にまっすぐ押圧力が作用し，割線部に応力集中が起き，錠剤の曲げ強度が小さくなることを発見し，さらに割線のない面の曲率半径を割線のある面の曲率半径よりも大きくすれば，刃こぼれ現象が生じず，分割が容易になり，分割精度が向上すると考えて，新たな分割錠の形状を着想したなどと主張し（前記第３の１〔原告の主張〕(3)カ），原告の陳述書（甲１３）中には上記主張に沿う部分（７頁ないし９頁）がある。
しかし，前記１(2)エ認定のＣがカルデナリン分割錠の開発実験を終了した時点で，カルデナリン分割錠の開発は概ね所期の目的を果たして完了していたものと見られ，その後これに加えてさらに錠剤形状を改良すべき特段の事情も見当たらない。この点，前記１(2)ウ認定の調査部長とのやり取りで対処方が協議されたことからすれば，被告において，カルデナリン分割錠開発当時，サンド社の権利に抵触しないことが第一に求められ，他方で，パーロデル型分割錠以上の分割容易性を実現することが開発の第一の目的ではなかったものと推認できる。そうすると，確かにカルデナリン分割錠はこれを分割して使用するためのものであるから，その開発において分割容易性が重要であるのは当然であるものの，カルデナリン錠についてさらなる改良の着想の契機は乏しかったといわざるを得ず，その後の平成元年末ころに至っても原告が独自に開発を継続していたというのは不自然である。
のみならず，仮に原告が平成元年末ころに分割錠の形状のさらなる改良を着想したとすれば，Ｃが着想したカルデナリン分割錠の形状よりも，パーロデル分割錠の形状から離れた形状と評価し得る余地があるから，少なくとも原告はこのころに社内で新たな形状の提案をするか，あるいは開発担当者のＣにアイデアを伝えていたはずであるところ，本件全証拠によってもかかる提案ないしアイデア伝達の事実を認めることはできない。そうすると，原告が本件のノルバスク分割錠と同様の錠剤形状を着想しながら，その着想を他に開示することなくそのまま温めていたというのは不自然である。
なお，ほぼ同一の錠剤形状につき，フィルムコーティングの施されていないカルデナリン分割錠では新たな実験が必要なので社内での検討を見送ったと主張する一方で，さらに問題の多いフィルムコーティングの施されたノルバスク分割錠では実験の重要性が小さいと主張するのは奇異な感を免れない。以上によれば，上記陳述書（甲１３）中の該当部分は信用できず，上記原告の主張は採用できない。
ウ　ノルバスク分割錠の開発に対する原告の貢献について(ア)　原告は，社内会議でメンバーに加わったとか，Ｂを開発の実験担当者に指名したなどと主張するが（前記第３の１〔原告の主張〕(4)ア），かかる事実をもって発明者の評価に値する技術的思想の創作行為に現実に加担したとは評価できないから，原告の上記主張は失当である。
(イ)　原告は，フィルムコーティングされた分割錠の開発における留意点を洗い出し，カルデナリン分割錠の開発経験に基づいて，錠剤形状につき思考実験を行ったため現実の実験は不要であったなどと主張し（前記第３の１〔原告の主張〕(4)イないしエ），原告の陳述書（甲１３（１１ないし１５頁））及びＭの鑑定意見書（甲２６（４ないし８頁））中には上記主張に沿う部分がある。しかし，まず前記１(2)のとおり，カルデナリン分割錠の形状の着想及び実験はＣが行ったものである。また，確かに，本件発明のうち請求項１ないし３に係る発明は，錠剤の直径を除くと数値等の限定のない比較的抽象的な内容のものではあるが，コーティングパンに投入する錠剤の量，回転速度などの条件には変化の幅があり得，着想された錠剤形状で分割錠を製造した場合に，フィルムコーティング工程中でツウィンニング等のトラブルが生じないか否かは，実験を行わなくても自明な事項と認めるに足りる客観的証拠はないし，分割精度，分割容易性，フィルムが残る問題についても同様である。
なお，前記１(3)アのとおり，Ｂは，平成元年７月の時点で，既にノルバスク錠を分割する件につき検討し，ツウィンニング等の問題を指摘していた。また，本件発明は，千葉大学大学院薬学研究院教授Ｎの鑑定書（乙３７）によれば，思考実験のみにより完成させることができる性質のものではないから，思考実験をしたことをもって，共同発明者ということはできない。そうすると，上記各書証（甲１３，２６）中の該当部分はいずれも信用できず，上記原告の主張は採用できない。
エ　Ｂの実験に対する原告の指示について
(ア)　原告は，割線のない面を凸曲面とするノルバスク分割錠の打錠用杵の母型図を作成させたなどと主張し（前記第３の１〔原告の主張〕(5)ア，イ），原告の陳述書（甲１３）中には，原告はホランド社に対して打錠用杵を発注しようと考えていたが，凸曲面の曲率半径を１６㎜ないし２４㎜の範囲で，とりあえず杵設計製造のノウハウを蓄積している畑鉄工所に，この数値を決定させ，母型図を作成させるよう指示した旨の上記主張に沿う部分（１５頁）がある。しかし，打錠用杵の製造を発注しないにもかかわらず，第三者である畑鉄工所に昀終的な錠剤の形状を決定させ，図面だけを作成させたというためには，何らかの合理的な理由が必要と思われるところ，上記陳述書中にはかかる理由について何ら記載がない。また，凸曲面の曲率半径はツウィンニング等のトラブルの解決と関連する重要な事項であるから，その数値の決定を，一定の範囲を区切っているとはいえ他社に任せることは不自然である。
そうすると，上記陳述書（甲１３）中の該当部分は信用できず，上記原告の主張は採用できない。
(イ)　原告は，コーティングトラブル発生率などにつき実験計画を立案してＢに示し，Ｂらに逐一指示して錠剤の試作や各種測定を行わせたなどと主張し（前記第３の１〔原告の主張〕(5)ウ），原告の陳述書（甲１３）中には上記主張に沿う部分（１７頁）がある。
しかし，前記(1)ウのとおり，原告は重要な実験に立会いすらしなかったものであり，上記陳述書（甲１３）中の該当部分は信用できず，上記原告の主張は採用できない。
(ウ)　原告は，単発打錠機で時間をかけて試作するという非効率的手段を採らず，いきなり量産規模で試作することを自らの判断で工場に依頼し，量産規模でのトラブルの有無を確認するために，Ｂに指示して実験を行わせたなどと主張する（前記第３の１〔原告の主張〕(5)エ）。
しかし，原告の判断でいきなり量産規模での試作が依頼されたり，量産規模でのフィルムコーティング実験が行われたことを認めるに足りる証拠はない。
そうすると，原告の上記主張は採用できない。


(エ)　原告は，Ｂがコーティング実験の後に分割容易性等の実験を行っているのはその順序が不合理であるなどと主張する（前記第３の１〔原告の主張〕(5)オ）。
しかし，前記１(3)ア，ケ，スのとおり，Ｂが問題にしていたのはフィルムコーティングを施したときに錠剤の強度が増して分割しにくくなることなどであるから，正にフィルムコーティングを施した後にフィルムコーティングが与える影響が問題になっていたのであって，実験の順序が不合理であるとはいえない。(オ)　原告は，カルデナリン分割錠の形状を起点にしてノルバスク分割錠の開発を行ったのは，分割性に対する配慮が欠けているなどと主張する（前記第３の１〔原告の主張〕(5)オ）。
しかし，前記１(2)のとおり，平成５年当時には既に分割性に定評のあるカルデナリン分割錠が存在したので，その形状を出発点として開発が進められていたにすぎないし，また前記１(3)キのとおり，分割容易性なども考慮して割線のない凸曲面の曲率半径が決定されている。さらに，概ね形状を決定した後も，前記１(3)セのとおり，Ｂはフィルムコーティングされたプラセボ錠を用いて分割容易性などを確認している。そうすると，かかる原告の主張は前提を欠くものであって採用できない。
なお，ＢがＤ所長から相談を受けた平成元年７月の時点では，カルデナリン分割錠及びノルバスク非分割錠はいずれも開発中で，被告の社内には存在したから（前記１(2)，(3)ア），カルデナリン分割錠の形状を前提に検討を進めたことは，これらが当時発売されていなかったとしても不合理ではない。(カ)　原告は，フィルムコーティング剤の材料にポリマー分子量の小さなものを用いることは特許請求の範囲中に記載されていないとか，本件明細書上フィルムコーティングに特別な技術は必要とされていないなどと主張する（前記第３の１〔原告の主張〕(5)オ）。
しかし，本件明細書（９欄４６行ないし１０欄３９行【００４３】）中には，皮膜剤全体に占めるポリマー分子量の小さな皮膜剤の配合割合が１００パーセントであるタイプ（表５のＥタイプ）の分割錠において，皮膜の引っ張り強度が減少し，分割時に素錠とフィルムとを一体に分割することが可能となり，分割面の外観及び形状が良好となり，かつフィルム付着の問題が解消された旨の記載があり，請求項４ないし７に係る発明は，低分子量ポリマーが皮膜の引っ張り強度を小さくすることを念頭に置いてなされたものということができる。そうすると，フィルムコーティング剤の材料にポリマー分子量の小さな皮膜剤を用いることは，請求項４ないし７に係る発明に関係するもので，特許請求の範囲中にそのこと自体が記載されていなくても，本件発明と無関係ではない。また，フィルムコーティングをどのようなフィルムコーティング剤で，どのような条件で行うかは，ツウィンニングや分割容易性などと関わり得る重要な事柄であって，本件発明と関係がある。発明の完成に必要な創作行為への現実の加担は，特許請求の範囲や特許明細書中に記載された必要昀低限の事項に限定されるわけではなく，着想の具体化に必要な一切の事項に及ぶものと解すべきであるから，本件明細書中に「コーティングは，慣用のコーティング法によって，例えば，市販されている機器を用いて，膜厚が１０～５０μｍとなるように行う。」（６欄２５行ないし２７行【００２６】）などとあること（甲１）によっても，前記結論が左右されるものではない。
(キ)　原告は，Ｂはノルバスク分割錠の開発前は分割錠の開発に従事しておらず，空手型分割錠に関する知識を有していなかったなどと主張する（前記第３の１〔原告の主張〕(5)カ）。
しかし，前記１(3)アのとおり，Ｂは既に平成元年ころにはノルバスク非分割錠開発の担当者で，平成元年７月にはこれを分割錠に改める件につき既に検討を加えていたし，当時Ｂが空手型分割錠の開発に消極的であったのは，フィルムコーティングを施したノルバスク分割錠の実現には多数の障害が予想されたからにすぎないのであって，これをもって本件発明につきＢが真の発明者ではない論拠とすることはできない。
オ　特許出願の際の原告の貢献について
原告は，Ｅから，何らかの限定を加えないと特許されないおそれがあるのでコーティングの組成や物性で限定を加えた請求項を追加するのはどうかとの提案を受けて，信越化学工業にコーティングフィルムの引っ張り強度などの測定を依頼したなどと主張し（前記第３の１〔原告の主張〕(6)），原告の陳述書（甲１３）中には上記主張に沿う部分（１８，１９頁）がある。
しかしながら，信越化学工業の担当者がＢに対し，フィルムの引っ張り強度等について連絡したのがＥからの回答より相当以前であったこと（乙３４）に照らし，上記陳述書（甲１３）中の該当部分は信用できず，上記原告の主張は採用できない。
カ　願書への発明者の記載及び報償金の支払について
原告は，被告が，本件特許出願時に願書に「発明者」としてＢの氏名のほかに原告の氏名を記載したことをもって，原告が共同発明者であることの根拠と主張する（前記第３の１〔原告の主張〕(1)）。
特許を受けようとする者は，発明者の氏名を願書に記載しなければならず（特許法３６条１項２号），これは正確に記載されるべきである（同法４９条７号，１２３条１項６号参照）。しかしながら，本件においては，前記１(4)オ認定のとおり，被告の製剤研究室ないし製剤研究課において，当時，発明に技術的な貢献をしているか否かを審査することなく，真の発明者のほか，その上司を発明者に含めており，特に本件特許のように我が国にのみしか出願しない場合には，被告において必ずしも正確に発明者を認定しない慣行となっており，平成９年になって，知的財産室長から発明者を特定するためのプロセスが提案されるに至ったこと及び原告が当時製剤研究室長としてノルバスク分割錠の開発ないし部下であるＢの実験を管理しこれを総括する立場にいたことに照らし，上記事実が前記認定を左右するものとはいえない。
また，原告は，仲裁申立て後に被告が原告に報償金を支払ったことは，被告において原告が共同発明者であることを認めていた証拠である旨主張する（前記第３の１〔原告の主張〕(1)）。
しかしながら，前記１(6)認定のとおり，当時，被告においては，決算期に合わせて年１回まとめて登録時の報償金を支払っており，出願の際の発明者の記載に従って機械的に支払がされていたものであるから，これをもって，被告において原告が共同発明者であることを認めたことになるものとはいえない。
３　結論
以上の次第で，原告の請求は理由がないから，これを棄却することとして，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４７部
裁判長裁判官　　　　髙　部　眞規子


主　　文
１　被告は，原告に対し，１億７６３３万７５４５円及びこれに対する平成１６年１月２３日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。
２　原告のその余の請求を棄却する。
３　訴訟費用は，これを２分し，その１を原告の負担とし，その余を被告の負担とする。４　この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１　請求
被告は，原告に対し，４億２６４１万２１４５円及びこれに対する平成１６年１月２３日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
１　事案の要旨
本件は，原告が，被告に対し，①被告が原被告間の肉まん供給業務委託契約を解約する旨の意思表示をしたことについて，肉まん供給契約の更新拒絶には正当な事由が必要であり，被告による更新拒絶は無効であること，また，仮に被告による更新拒絶が有効であったとしても，その撤回があったこと，したがって，肉まん供給契約は継続しているにもかかわらず，被告が，原告の製造した肉まんの受領を拒否したこと，②原告と被告は，冷凍じゃがいも供給業務委託契約の合意解約に際し，被告が原告に代替製品の発注を停止条件として，解約に伴う損失は被告が原告に対し支払った９３３万０２００円のほかは原告が負担することを約したこと，その後，被告が原告に対し代替製品を発注しないことが確定したため，冷凍じゃがいも供給契約の合意解約が無効となったことの各事実を主張して，被告の肉まん供給契約の債務不履行によって原告に生じた損害３億７９９４万５５４５円及び被告の代替製品発注債務不履行の結果前記停止条件の不成就が確定したことにより原告に生じた冷凍じゃがいも供給契約の売買残代金相当額の損害４６４６万６６００円の合計４億２６４１万２１４５円及びこれに対する訴え変更申立書送達の日の翌日である平成１６年１月２３日から支払済みまで年６分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
２　前提事実（当事者間に争いのない事実及び証拠上容易に認められる事実。証拠は文末に括弧で付記した。）
(1)　当事者
原告は，食料品，農産物等の輸出入等を業とする会社である。被告は，クリーニング業，建物保全・清掃・管理サービス業，料理飲食店の経営等を業とし，ミスタードーナツの屋号でファーストフード店を経営している会社である。
(2)　肉まん供給契約について
被告は，サントリー株式会社（以下「サントリー」という。）の子会社である株式会社皇宮（以下「皇宮」という。），株式会社ハチバン（以下「ハチバン」という。）及び伊藤ハム株式会社（以下「伊藤ハム」という。）とプロジェクトチームを組んで，平成１１年１０月ころから，ミスタードーナツの新メニューとして大肉まん（以下「ＭＤ大肉まん」という。）の販売を計画し，平成１２年４月以降，いくつかの店舗において，試験販売を行った。試験販売期間中，被告は，ハチバン及び伊藤ハムの２社からＭＤ大肉まんの供給を受けていたが，これらの製品の一部につき，顧客から，虫や毛髪の混入等のクレームが発生した。当時，ミスタードーナツ事業を統括する被告フードサービスグループの責任者は専務取締役のａ，ミスタードーナツフランチャイズ事業本部（以下「ミスタードーナツＦＣ本部」という。）の本部長はｂ（平成１２年６月以降被告取締役。），ＭＤ大肉まんプロジェクトチームの被告担当者はｃであった。
原告は，平成１２年７月ころから，被告（ミスタードーナツＦＣ本部）との間で，ＭＤ大肉まんの供給を内容とする契約の締結に向けた交渉を行い，同年８月ころから，被告の指示により，肉まんの試作品製造を行った。
ＭＤ大肉まんのレシピは，皇宮が所持していた。皇宮は，原告がＭＤ大肉まんの試作に当たり，上記レシピとは異なるＭＤ大肉まんの配分表（甲２２，以下「本件配分表」という。）を開示した。
原告は，被告に対し，平成１２年９月７日，同年１０月１０日，同年１１月３０日，本件配分表に従って製造した肉まんの試作品を提出したが，いずれも不合格となった。原告代表者ｄは，平成１２年１１月３０日，３回目の試作品を提出した際，被告に対し，ハチバンが供給するＭＤ大肉まんに，食品衛生法６条（平成１１年法律第１６０号による改正前のもの。以下同じ。）に基づき，人の健康を損なうおそれのない場合として厚生大臣（当時。以下同じ。）が定めていない添加物であって，これを含む食品等の販売等が禁止されているターシャリブチルヒドロキノン（以下「ＴＢＨＱ」という。）が使用されていることを指摘した。
平成１２年１２月５日，被告は，原告に対して，「ＭＤ肉まん製造依頼書（甲１，以下「本件肉まん製造依頼書」という。）」を交付した。本件肉まん製造依頼書には，以下のような条件が付されていた。
①　製造供給量は全量の３分の１，月産２００万個を目処とする。②　製造供給日は，平成１３年２月を目処とする。
③　現行肉まんと同品質（味・外観・大きさ・使用原材料）であること。④　価格は工場出し価格２９．５３円とする。
⑤　品質管理・衛生管理には万全を期し，ミスタードーナツの基準を満たすこと。⑥　生産工場はＨＡＣＣＰもしくはＩＳＯ９００１の基準に準ずる工場であること。⑦　発注期間は平成１３年１月から同年１２月とする。ａ及びｂは，平成１２年１２月８日，ｄに対し，被告が原告に対し，同月中に３３００万円，平成１３年１月中に３０００万円の合計６３００万円を支払うことを約束した。平成１２年１２月１３日，ｂは，前記金員のうち３３００万円を業務委託料として支出するため，原告との間で，同日付けでＭＤ大肉まんについて業務委託契約書（甲２，以下「本件業務委託契約書」という。なお，この契約を「本件業務委託契約」という。）を作成した。本件業務委託契約書には，おおむね，以下のような記載がある。
第１条
被告は，ミスタードーナツオリジナル肉まん全国発売に伴い，被告が主宰する全国のショップ（以下「ＭＤ店」という。）に対し異物混入を払拭した安全で安定した製品を供給するため，次の業務を原告に委託し，原告はこれを受託する。
第２条
被告が原告に委託する業務は以下のとおりである。


①　被告の品質基準に基づいたミスタードーナツオリジナル肉まんの安定供給②　供給量は月産２００万個。ただし，ＭＤ店の店舗数及び売上高に増減がある場合，原告は事前に供給量を変更する。
第３条
(1)　契約期間は，平成１３年１月１日から同年１２月３１日までとし，被告及び原告のいずれかにより期間満了２か月前までに書面で更新しない旨の意思表示がない場合には，本契約は自動的に１か年更新され，以後も同様とする。(2)　被告及び原告は，契約期間中といえども相手方に書面による２か月前の予告により本契約を解除できる。
(3)　被告は，原告に，次の各号の一つに該当する場合は，ただちにこの契約を解除することができる。
①　原告がこの契約に定める義務を履行しない場合。
②　原告が手形，小切手の不渡りを出し，銀行取引停止処分を受けた場合。③　原告が他の債権者から差押えを受け，又は競売の申立て，破産の申立て等を受けた場合。
④　原告が会社更生法に基づく申立てをした場合。
第４条
委託手数料は，消費税を含み年額３３００万円とする。
第７条
被告は，必要ある場合は，委託の内容を変更することができる。平成１２年１２月１３日から平成１３年１月１８日にかけて，被告あるいはｂは，原告に対し，合計６３００万円を現金交付あるいは振込送金の方法により支払った。平成１３年１０月３１日，被告は，原告に対して，本件業務委託契約及び本件肉まん製造依頼書に基づく依頼を平成１３年１２月末日をもって解約する旨通知した（甲４）。他方，原告は，被告に対し，平成１３年１０月３１日から同年１２月２６日までの間に合計２６２万個の肉まんを納入した。（以上の経過で原告と被告との間に締結された肉まん供給契約を「本件肉まん契約」という。）
(3)　冷凍じゃがいも供給契約について
原告と被告（ポテト＆ジュースＦＣ本部）は，平成１２年６月ころから，原告が中国の工場においてじゃがいもをボイル加工して被告に納入することについて交渉を行った。当時，被告のポテト＆ジュースＦＣ事業本部の本部長はｅであった。原告と被告は，平成１２年１１月２７日，被告が原告に対し冷凍じゃがいも４００トンを代金５７００万円で発注する旨の契約（以下「本件ポテト契約」という。）を締結した。平成１３年６月２８日，原告と被告は，本件ポテト契約を合意解約した。その際，被告は，原告に対し，損失処理費用として９３３万０２００円を支払った。
３　争点及び争点に関する当事者の主張の要旨
(1)　本件肉まん契約の更新拒絶に「正当な事由」が必要か否か。
（原告の主張）
ア　原告は，平成１２年８月ころ，ｂから，口頭でＭＤ肉まんの供給について発注を受け，同年１２月５日に作成された本件肉まん製造依頼書はこれを確認したものである。ｂは，前記口頭発注の際に，原告の提供する肉まんが被告の求める品質，価格等の条件を満たさなければ購入することはできないが，この条件を満たす限りは継続して原告からの供給を受け入れるとしていたのであり，本件肉まん契約の期間を１年とするとの話はなかった。一般的に多額の初期設備投資を必要とするビジネスにおいては，当事者の合理的意思解釈として，少なくとも初期投資を回収できるまでの間は契約が更新されることを当然に予定している。初期投資を行った原告の意思としては，契約期間は１年間に限定されないものと当然考えている。
本件肉まん製造依頼書には，発注期間を平成１３年１月から同年１２月とする旨の記載があるが，昀初から期間を１年に限定して発注する趣旨のものではなく，当時の被告の方針として便宜上契約期間を１年と記載したにすぎず，価格や品質の点で被告の要求する条件を満たす限り，本件肉まん製造依頼書上の契約期間が満了した後も，本件肉まん契約は当然に更新され，継続することが前提となっていた。
以上から，本件肉まん契約においては，契約更新が当然の前提となっていたものであり，被告が一方的に契約更新を拒絶するには「正当な事由」が必要であることは明らかである。
イ　また，仮に，一般的に，契約書に契約期間が明示されている以上，契約の更新拒絶に正当な事由は必要ではないと解されるとしても，以下に述べるところから，本件においては，「正当な事由」が必要である。すなわち，原告は，本件肉まん製造依頼書において供給予定日とされた平成１３年２月以前に肉まんを製造供給することが可能であったが，被告側によるレシピ不開示などの参入妨害や，ＴＢＨＱ混入問題の発生及びそのため必要となった新工場の立ち上げ問題等により，実際には，予定より遅れて同年１０月１０日以降にＭＤ大肉まんを供給することになった。そのため，原告としては，翌期も継続して肉まんの製造供給を行えるものと期待するのが当然の状況にあった。それにもかかわらず，本件肉まん製造依頼書上の形式的な契約期間を根拠に，供給が可能となってからわずか３か月で契約を終了することは，信義則に反するといわざるを得ず，被告が本件肉まん契約の更新を拒絶するためには，「正当な事由」が必要であるというべきである。
ウ　仮に，本件において，被告が本件肉まん契約の更新を拒絶するに当たり，「正当な事由」が不要であるとしても，被告は，原告に１年以上にわたり大量の試作品を作成させた上，ＴＢＨＱ混入問題の発覚を防ぐために原告が新工場で肉まんを製造することを承認したにもかかわらず，新工場の操業，肉まんの製造が可能となったわずか５日後に，原告に対し本件肉まん契約の更新を拒絶したものであり，このような事情に照らせば，被告の更新拒絶は信義則に反し許されないというべきである。
（被告の主張）
ア　ある事業者が，自己の取引の相手方として何人を選択するかは元来その事業者の自由に属すべき事柄であって，この取引相手方選択の自由を不当に奪い，よってその者の経済活動の自由を不当に拘束することは資本主義経済における契約自由の原則に照らし許されないというべきである。
一方的な取引関係解消の結果，被解消者が当該取引関係の作出，維持のためになした相当額の資本投下を全く，あるいはほとんど回収できなくなるなど，契約締結から解消に至る経過にかんがみ，被解消者に不当に酷な結果を招来する場合があることは否定できない。しかし，そもそも，一方的な取引関係の解消によって，一方当事者に不当に酷な結果が生じ得る取引関係であれば，契約締結の際，容易に取引関係の解消ができない契約内容にすればよいだけのことである。


また，かかる一方的取引関係の解消も，経済的活動にまつわる問題である以上，被解消者が受ける損害は経済的損害に帰するから，取引関係の解消を欲する者と被解消者との利害関係の調整としては，取引関係の解消を認めた上，被解消者が被る経済的損害の填補について金銭的な問題として解決を図ることが公平かつ妥当である。したがって，継続的取引関係に関する契約の更新拒絶については，更新拒絶の自由が認められるべきであり，「正当な事由」は必要ではない。イ　仮に，継続的取引関係に関する契約の更新拒絶に「正当な事由」が必要であるとしても，本件業務委託契約は，その解消に「正当な事由」を要求してまで保護すべき必要性のあるような契約関係ではない。
まず，本件肉まん契約は，もともと期限の定めのある契約であり，一度も更新されたことがない。
次に，そもそも，継続的契約関係の解消に「正当な事由」を要求する根拠は，信義誠実の原則ないし公平の原則にある。本件肉まん契約は，原告が一度も肉まんの製作に合格しておらず，肉まん製造能力を備えていないことが明らかであったにもかかわらず，ｄが，ＭＤ大肉まんにＴＢＨＱが混入している事実を発見したことから，ＴＢＨＱが混入したＭＤ大肉まんの販売という違法行為を隠したいというａ及びｂと，他方，ＴＢＨＱが混入したＭＤ大肉まんが販売された事実を外部に漏らさないことと引換えに，本件業務委託契約の締結という原告にとっては極めて大きな財産上の利益を獲得したいというｄとの，双方の不法，不当な目的が合致した結果，締結されたものである。つまり，ａ及びｂは，ｄに対して，口止め料として６３００万円の金銭の支払を約束，実行し，原告をＭＤ大肉まん製造に参入させることによって将来にわたって口止めを維持しようという意図のもと，本件肉まん契約を締結した。被告による本件肉まん契約の更新拒絶は，このような不法，不当な目的を達成するための契約関係を解消することによって，法律関係を適法な方向へと修正するものであり，仮に，原告が本件肉まん契約の締結及び実行のために資本投下をしていたとしても，それは不法，不当な目的を達成するためのものにすぎないのであって，法律上の保護に値しないものである。すなわち，原告は，口止め料という不法，不当な利益を維持するために，自らのリスクで投資をしたが，その不法，不当な目的が達成されなかったというだけのことであって，その投資リスクは原告自らが負担するのは当然のことであり，それを被告に転嫁させる理由はない。以上のことに照らしてみれば，本件肉まん契約の解消については，およそ信義誠実の原則や公平の原則が問題とならないことは明らかである。
本件肉まん契約の更新拒絶に「正当な事由」は必要ではない。(2)　本件肉まん契約の更新拒絶に「正当な事由」が必要である場合，本件における「正
当な事由」の有無
（被告の主張）
仮に，本件肉まん契約の更新拒絶について「正当な事由」が必要であるとしても，前記争点(1)の被告の主張したところに加えて，原告が，本件肉まん契約で定められた平成１３年２月にＭＤ大肉まんを供給することはできず，それから８か月以上も経過した同年１０月末に，皇宮らの多大な協力を得た上でようやくＭＤ大肉まんを供給するに至ったこと，被告は，本件肉まん契約が前記のとおり不法，不当な動機により，不法，不当な目的達成のために締結された契約であることを認識したことから更新を拒絶したことに照らせば，被告による本件肉まん契約の更新拒絶に優に「正当な事由」があることは明らかである。
（原告の主張）
ア　原告は，平成１２年７月ころ，ａから「肉まんを作ってみないか。」と声をかけられ，同年８月ころ，ｂは，原告に対し，口頭で，被告の要求する条件，品質等を満たした肉まんを原告が製造できた際には月１００万個を発注することを約束した。しかし，被告の現場担当者であったｃ及び皇宮のｆは，原告をＭＤ大肉まんの製造に新規参入させることに消極的であり，原告に対し，ＭＤ大肉まんの配分表を開示するのみで，レシピを開示しなかった。そのため，原告は，平成１２年９月，１０月，１１月に肉まんの試作品を製造したものの，被告がサンプルとして示す肉まんと同一のものを作ることができなかった。原告は，当初は，ＭＤ大肉まんの製造を既存の大連群英楼有限公司の工場（以下「群英楼工場」という。）で行い，後々合弁自社工場を建設することを計画していた。群英楼工場では日本たばこ産業等ほかの日本の大手企業も食品の製造，輸出を行っていた。そのため，原告が同工場で生産できるＭＤ大肉まんの数量は月１００万個が限度であった。ＴＢＨＱ混入発覚後，原告への製造委託数が月２００万個となったこと，ｂがｄに対しＴＢＨＱ混入が中国においてほかの日本企業等に発覚することは絶対に防いでほしい旨要請したこと，同工場で製造を継続すれば，ＴＢＨＱ混入問題が漏れるおそれがあったこと等から，原告は，前記合弁自社工場の建設を急ぎ，ＭＤ大肉まんの製造を新工場で行うこととした。そのため，ＭＤ大肉まんの納入は遅れることとなったが，このことについては被告も了解していた。また，新工場は平成１３年５月２３日ころ完成したものの，平成１３年６月ころ，法改正により，農林水産省の立入検査を経た上農林水産大臣の指定を受けることが必要となり（家畜伝染病予防施行規則４３条），さらに生産開始が遅れることとなったが，このことについても原告は被告に伝え，その承諾をもらった。その後，「平成１３年１０月１０日農林水産省告示第１３６４号」により，同日以降新工場でのＭＤ大肉まんの製造が可能となった。ＭＤ大肉まんの供給が遅れたのは，ｃ及び皇宮等による参入妨害やＴＢＨＱ混入問題から新工場を立ち上げる必要があったためであり，原告に責任はない。被告からも，予定の製造供給日を遅れている旨のクレームはなかった。
イ　被告は，新工場の立ち上げにつき了承，協力し，平成１３年７月ころには，原告との間で，当期のＭＤ大肉まん販売実績を参考に，翌期（平成１４年度）以降のＭＤ大肉まんの製造数について打合わせを行った。原告は，新工場立ち上げのために多額の設備投資を行い，中国現地従業員を雇用するなどした。


ウ　被告は，ＭＤ大肉まんの製造が可能となった平成１３年１０月１０日のわずか５日後に，原告に対し，同年限りで契約を打ち切る旨の申入れをした。エ　原告は，平成１３年１１月初旬，大連工場の皮ミキサー４台に故障が多かったため，翌期の量産体制に備えるべく，前記ミキサー４台を交換したが，その際，被告は，ミキサー交換を確認し，技術指導を行った。
オ　ｂは，原告に対し，平成１３年１１月２０日，被告ミスタードーナツカンパニー取締役名義で，ＭＤ肉まん製造依頼書（甲３０）を発行した。被告は，ｂが，当時，被告において，ＭＤ大肉まん発注権限を有していなかったと主張するが，仮にそうであるとしても，原告が被告内部の権限の有無について知る余地はない。
カ　被告は，ｄを恐喝罪で刑事告訴した。しかし，恐喝行為の相手方であるとされたｂ自身は，ｄから恐喝された事実を否定している。
原告は，被告から，合計６３００万円の金員の支払を受けたが，これは，ｄが皇宮のｇ社長に対し，皇宮らの参入妨害のために無駄にかかった経費と新工場立ち上げのために新たにかかる経費を合わせ，７０００万円ほど援助してもらえないかと申し入れたところ，ｇとａ及びｂとの話合いの結果，皇宮の親会社であるサントリーとの関係を考慮して，被告が皇宮の代わりに原告に６３００万円を支払うこととなったものであり，ｄが脅して金銭を要求した事実はない。
また，平成１２年１２月５日に本件肉まん製造依頼書が原告に交付されたが，これも，製造供給量を２００万個に増やした以外は，以前からｂが口頭で発注していた内容を確認し，書面化したにすぎないものである。ｂも「ＴＢＨＱとは関係ないとは言いませんが，そのためのものではありません。」，「ＴＢＨＱの問題とは関係なく，価格であるとか品質が合わなければ，申し訳ないですが，発注はしませんということは，その後も再度お伝えしました。」と述べていることから明らかなように，本件肉まん契約は，ｄがＴＢＨＱ問題をねたに脅迫して締結したものではない。
キ　以上から，本件肉まん契約の更新拒絶に「正当な事由」はない。(3)　本件肉まん契約の更新拒絶に「正当な事由」が必要でない場合，あるいは，「正当な事由」が必要であるが「正当な事由」を具備している場合，本件における更新拒絶撤回の有無
（原告の主張）
皇宮は，更新拒絶の意思表示後である平成１３年１１月以降，大連工場において翌期の量産体制に備えるための皮ミキサー交換及び交換後の作業指導確認を行った。また，ｂは，平成１３年１１月２０日，原告に対し，「ミスタードーナツ取締役ｂ」名義で翌期（平成１４年１月から１２月）のＭＤ肉まん製造依頼書（甲３０）を発行した。なお，被告は，ｂは当時ＭＤ大肉まんの業務委託契約を締結する権限を有していなかった旨主張するが，ｂは平成１２年１１月２０日当時はミスタードーナツを含むフード部門の統括責任者の地位を有していたこと，平成１３年１１月２０日当時もミスタードーナツ直営店の責任者取締役の地位を有していたこと，被告から原告に対しｂがＭＤ大肉まんの製造業務委託契約を締結する権限を失った旨の通知はなかったこと，ｂは，同年６月末，既にフード部門の統括責任者の地位になかったにもかかわらず，本件ポテト契約の合意解約についてｄと交渉していたこと等から，原告が，ｂが被告内部においてＭＤ大肉まん製造業務委託契約を締結する権限を失っていたことを知ることはできなかった。また，このとき発行された製造依頼書の体裁は，本件肉まん製造依頼書（甲１）の体裁とほとんど同じであり，原告が，被告内部の正式な権限に基づき発行されたものと信用したことについて過失はない。平成１４年１月ないし３月，被告から原告に対する支払伝票が被告社内において処理されており，当時被告フード部門責任者であったｈが同支払伝票を決済していた。以上から，平成１４年以降も本件肉まん契約が有効なものとして扱われていたことは明らかであり，被告の更新拒絶は撤回されたものである。
（被告の主張）
被告が原告に対し，本件肉まん契約の更新拒絶を撤回した事実はない。原告は，皇宮が，平成１３年１１月に，原告の大連工場において皮ミキサーの交換及び交換後の作業指導確認を行った旨主張するが，証拠として提出する「ＭＤ肉まん生産設備交換確認届」（甲５）は，原告が，前記ミキサー交換及び作業指導確認をミスタードーナツカンパニーが行ったことを報告する体裁の文面を作成し，皇宮のｆに作業指導確認者としての署名を求めただけの書面にすぎず，被告が本件肉まん契約の更新拒絶撤回の意思表示をした旨の記載はない。しかも，原告は，ｆに署名を求める際，被告が原告に対し本件肉まん契約の更新拒絶の意思表示を行っていることを何ら説明しなかった。以上から，前記「確認届」が，被告が本件肉まん契約の更新拒絶を撤回した事実の裏付けたり得ないことは明らかである。原告は，ｂが平成１３年１１月２０日に原告との間で平成１４年１月以降のＭＤ大肉まんの製造を委託する契約を締結した旨主張する。しかし，ｂは当時，本件肉まん契約を更新し，あるいはＭＤ大肉まんについて新たに業務委託契約を締結する権限を有していなかったのであり，そのことはｄも認識していた。したがって，ｂが作成した平成１３年１１月２０日付けの業務委託契約書（甲３０）の存在をもって，被告が本件肉まん契約の更新拒絶を撤回したとすることはできない。
原告は，平成１４年１月ないし３月ころ，原告に対する支払伝票が被告社内で決裁されていた旨主張するが，これは証人ｈの証言に基づくものである。しかし，証人ｈの証言が全くのでたらめであることは，その証言が支離滅裂で信用できないことからも明らかであり，前記事実はおよそ認められない。
(4)　本件肉まん契約が継続していると認められる場合の被告の義務違反行為及び原告の損害
（原告の主張）
前述のとおり，本件肉まん契約は平成１４年１月１日以降も有効に存続していたにもかかわらず，被告は，原告の製造したＭＤ大肉まんの受領を拒否した。その結果，原告には以下の損害が発生した。
ア　受領拒否された製造済みＭＤ大肉まんの代金　　　　　　２４２４万円被告は，平成１４年１月１日ないし同月９日に製造したＭＤ大肉まん４８万個の受領を拒否した。


ＭＤ大肉まんの代金は１個当たり５０．５円であるから，被告の受領拒否によって原告に生じた損害は２４２４万円（計算式　５０．５円×４８万個）である。イ　２年分の肉まん製造による粗利益　　　　　　　　　２億８８００万円原告が本件肉まん契約実現のために投下した初期設備投資費用からすると，昀低でも２年間の契約の継続がなければ，初期費用を回収できない。ＭＤ大肉まん１個当たりの粗利益は１０円であり，被告から発注のあった実績平均は月１２０万個程度であるから，原告が２年間の契約継続により得べかりし利益は，２億８８００万円（計算式　１０円×１２０万個×２４か月）である。仮に，２年分の粗利益が認められないとしても，前述のように，被告は原告に対し平成１４年１月ないし１２月の製造依頼を行っているのであるから，少なくとも１年分の粗利益１億４４００万円は認められるべきである。
ウ　大連麦花速凍食品有限公司に対する賠償金　　　６７７０万５５４５円原告は，原告の関連会社である株式会社シークエンス（以下「シークエンス」という。）を通し，中国の大連麦花速凍食品有限公司（以下「大連麦花食品」という。）とＭＤ大肉まん製造のため合弁会社を設立して，工場の設備投資，人材教育等を行ってきたが，被告の不当な契約更新拒絶及び製品受領拒否により，原告及びシークエンスは大連麦花食品から６７７０万５５４５円の損害賠償請求を受けた。その内訳は以下のとおりである。（以下，１元＝１５円として計算）
(ア)　平成１４年以降の増産体制に向けて導入した機械代金　４５万元（日本円に換算して６７５万円）
原告は，被告が平成１３年１１月１６日にしたＭＤ大肉まんの皮ミキサー機械の入替え指示に従い，平成１４年以降の増産体制に向けて，４５万元を費やして大連工場に皮ミキサー機械を導入した。
(イ)　試作費用，従業員トレーニング費用，作業員寮費用，機械設備費用，コンテナ車のための道路拡張工事費用，物品輸送のための上架工程費用，従業員１８０名分の解雇に伴う賠償金等　合計３７０万元（日本円に換算して５５５０万円）(ウ)　専用段ボール，ケース内敷紙等の梱包材等費用及び優遇税制適応除外されたことによる損失　合計３６万３７０３元（日本円に換算して５４５万５５４５円）エ　合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　３億７９９４万５５４５円
（被告の主張）
争う。
(5)　本件ポテト契約の合意解除に際し代替商品の発注を停止条件としたか否か。
（原告の主張）
本件ポテト契約の解約は，被告から，事業縮小を理由として納入済みであった１１トンを除いた冷凍ゆでじゃがいもについて発注を取り消してほしい旨の申入れがあったことによるものである。被告が，以後，ほかの商品を発注することを提案したことから，原告は，代替商品の発注を停止条件に，平成１３年６月２８日，同月２６日に既に支払われていた９３３万０２００円のほかは，生産地補償，処分費用等の一切を原告が負担することに合意した。
（被告の主張）
原告と被告が，本件ポテト契約を合意解約する際，代替品発注の法的合意をした事実はない。原告が根拠として提出する「報告確認書」（甲２１の２）には「今後の他の製品等への代替製品発注等をご考慮いただくことで…」と記載されていることからも，具体的な代替品発注の法的合意がなかったことは明らかである。
(6)　本件ポテト契約における被告の代替商品発注債務の不履行及び原告の損害
（原告の主張）
被告は，冷凍ゆでじゃがいもの代替商品として冷凍黄桃，冷凍いちご等を発注しようとしたが現実に発注するに至らず，その後，担当者であったｂが解任されたことから，被告が原告に対し冷凍じゃがいもの代替商品を発注しないことが事実上確定した。本件ポテト契約の合意解約は，停止条件の不成就の確定により無効となった。本件ポテト契約では，冷凍ゆでじゃがいも４００トンを代金５７００万円で納入することとなっていたが，うち約１０トン分，代金１２０万３２００円については納入，決済済みである。また，原告は，被告から，原告が既に購入していた冷凍ゆでじゃがいもの廃棄処理費用として９３３万０２００円を受領した。
したがって，原告は，冷凍ゆでじゃがいもの未決済分の売買代金相当額４６４６万６６００円（計算式　５７００万円－（１２０万３２００円＋９３３７万０２００円））の損害を被った。
（被告の主張）
争う。
第３　争点に対する判断
１　認定事実
前記第２の２，証拠（甲１，２，５，１２の１の１及び同２，１２の２の１及び同２，２０の１ないし同３，２１の１ないし同３，２２ないし２６，２９の１及び同２，３０，３３，３６，３７，３９，４０，４３の３，４４の２，５１の１，５３，５４，５５の１及び同２，５６の１ないし同４，７２，７３，７７，８０，８１，８６，８８，８９，９４の１及び同２，１００，１０４の１及び同２，１２２の３，１２８，１３４，１３６の１及び同２，乙７，８，１１ないし１４，２２の３，証人ｂ，原告代表者）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
(1)　被告のＭＤ大肉まん販売事業
ア　皇宮との技術提携
被告は，皇宮との間で，平成４年１１月ころから，ミスタードーナツで展開していたミスター飲茶事業に関し，皇宮が，飲茶点心類の開発提案を行い，被告の指定する製造業者に対して皇宮が権利を有するレシピを開示し，技術協力を行うなどして，被告の飲茶点心類の商品化を支援し，被告は，皇宮に対して生産技術協力費として，一定の割合のロイヤルティを支払うことを内容とする技術提携契約を締結していた。なお，皇宮に支払われるロイヤルティは，契約締結当初は納品価格の２パーセントであったが，平成８年４月ころ１．６パーセントに変更された。
イ　ＭＤ大肉まん販売事業


被告（ミスタードーナツＦＣ本部）は，皇宮（担当者ｆ），ハチバン及び伊藤ハムと共に，平成１１年１１月ころから，ミスタードーナツの新メニューとして，ＭＤ大肉まんを共同開発して販売することを計画し，平成１２年４月２２日ころ，５店舗においてＭＤ大肉まんの試験販売を始めた。
ＭＤ大肉まんの製造は，ハチバン及び伊藤ハムに委託された。なお，ハチバンに委託されたＭＤ大肉まんの製造については，株式会社ニッキーフーズを通して中国の山東仁木食品有限公司に委託されていた。
試験販売期間中，ＭＤ大肉まんの一部について，虫や毛髪等が混入しているとのクレームがあった。
(2)　原被告間の交渉経過
ｄは，平成１２年５月ころ，知人を通じてａを紹介された。ａは，ｄから，同人が中国で農産物を栽培，生産し，日本に輸入販売する事業を行っているとの話を聞き，平成１２年６月ころ，被告ポテト＆ジュースＦＣ本部のｅにｄを紹介した。ｄは，ｅから，原告が中国で冷凍ゆでじゃがいもを加工して被告に供給する取引の提案を受け，その後，試作品を提供するなどして話を進めた。平成１２年７月ころ，ａは，ｄをｂ及びｃに紹介し，ＭＤ大肉まんの製造を原告に委託することを提案した。ｃは，原告がもともと食品メーカーではないこと，ハチバン及び伊藤ハムに対する委託で生産はまかなえると考えていたことから原告との取引に消極的であったが，ａ及びｂの指示により，原告と取引する方向で話を進めることとなった。なお，平成１２年８月ころ，ａ及びｂとｄとの間では，原告の製造する肉まんが被告の要求する品質等を備えるに至った暁には，原告に月１００万個のＭＤ大肉まんの製造を委託する旨の話がなされていた。ｄは，口頭だけでは不安であったので，契約書面を要求したが，ｂからは，ａが発注すると言っている以上心配する必要はない旨言われた。
原告は，平成１２年８月ころ，被告からＭＤ大肉まんの試作を指示され，皇宮から本件配分表（甲２２）を開示された。本件配分表は，「ＭＤ大肉まん中具」「ＭＤ大肉まん皮」「ＭＤ肉まん製造フロー」の３枚より構成されており，「ＭＤ大肉まん中具」には，材料として，豚肩ロースミンチ，炒め玉葱，背油ミジン，馬澱，砂糖，醤油，塩，ＭＳＧ（グルタミン酸ナトリウム），白胡椒及びチキンスープが記載され，それぞれ分量及び比率が記載されており，「ＭＤ大肉まん皮」にも同様に，材料として強力粉，薄力粉，砂糖，ＢＰ（ベーキングパウダーのこと），ＤＹ（ドライイーストのこと），ショートニング，塩及び水の記載，各分量及び比率の記載がある。また，「ＭＤ肉まん製造フロー」には，皮の工程として「ミキシング一時発酵　ガスぬき分割　分割発酵」との記載，具の工程として「ミキシング」との記載，皮と具を合わせた後の工程として「成形　成形発酵　蒸煮　放熱　冷却　冷凍　包装」との記載がある。なお，試作は数千個単位で求められた。
原告は，本件配分表に従って肉まんを試作し，平成１２年９月７日，被告に提出したが不合格となった。ｄは，ｃに対し，皇宮が原告の試作品製造に非協力的であり，指導をしていない，情報をコントロールしている等の不満を述べたため，ｃは，皇宮に対し原告に情報をすべて開示するよう指示した。


ｃは，平成１２年９月２４日，原告が肉まん製造を予定している群英楼工場を訪問したが，設備内容，衛生面に問題があるとして，同工場での生産は難しいと評価した。ｃは，ｄにその旨伝えた上，工場の改善点等については，日本に戻って打合せをすることとした。被告は，平成１２年１０月６日から，ＭＤ大肉まんの全国販売を開始した。ＭＤ大肉まんの販売目標は月６００万個であり，うち４００万個をハチバンに，２００万個を伊藤ハムに委託した。全国販売展開以降も，やはり異物が混入しているとのクレームがあった。平成１２年１０月１０日，原告は，再び試作品を提出したが不合格となった。ｄから再度皇宮が非協力的である旨の不満があったため，ｃは皇宮に対し，再び協力するよう指示した。試食会の際，ｄは，ｃに対し，資金繰りの関係で何らかの書面が必要であり，ａは了解済みであるとして，月１００万個のＭＤ大肉まんの発注書を出してほしい旨申し入れた。しかし，ｃは，肉まんの品質が被告の要求する水準に達していないこと，工場設備にも問題があること，新規の取引は稟議事項であることを理由として，断った。ｃは，平成１２年１０月２３日，ａに対し，前月の群英楼工場を視察した結果について，現状では委託は難しい旨，また，原告の品質管理能力にも問題がある旨報告したが，ａからは，原告と何らかのつながりを持っておいてほしい旨の返答があった。ｃは，後日，ｂにも同様の報告をしたが，ｂも問題を解決して作業を進めるよう指示した。原告は，当面，群英楼工場においてＭＤ大肉まんを製造するつもりであったが，将来は，合弁で大連食品厂（以下「大連食品工場」という。）を建設し，同肉まんの製造を同工場に移すことを計画しており，同年秋ごろから大連食品工場建設の準備を始め，平成１２年１１月１０日ころ，大連食品工場と業務委託契約を締結し，委託費として１８５万元を支払った。(3)　ＴＢＨＱ使用の発覚と本件肉まん製造依頼書の交付ｄは，調理師学校の非常勤講師で群英楼工場の顧問をしていたｉに肉まんの試作品製造を依頼していた。ｉは，３度試作品を製作するに当たり，平成１２年１１月ころ，皇宮に対し，ＭＤ大肉まんの材料のメーカー，具体的な製作過程等について適宜問い合わせていた。平成１２年１１月２３日ころ以降，ｉは，皇宮に，ハチバンがＭＤ大肉まんに使用しているショートニングのメーカーを問い合わせ，同じものをメーカーに注文しようとしたところ，同ショートニングに日本で使用，販売が禁止されている添加物が含まれていること，さらに調べて，同添加物がＴＢＨＱであることを知った。ｉから報告を受けたｄは，皇宮ｆに，ＴＢＨＱ混入の事実（以下「本件混入事実」ということがある。）を報告した。ｄは，平成１２年１１月３０日，ｃ及び皇宮ｆらに，肉まんの試作品を提供したが３度不合格となった。試食会の席上，ｄは，皇宮から被告に対し，ＭＤ大肉まんにＴＢＨＱが使用されていることについて，何ら報告されていないことを知り，ｃを含む出席者に対し，「あなたのところは大変なミスを犯してるよ。」，「不二製油（不二製油株式会社）の作っているショートニングは一切日本には出せません。ＴＢＨＱという発癌性物質が，１００パーセント輸出したらいかんものですわ。」，「中国側は今こちらで押さえているが，公になったら大変なことですよ。」等と言って，当該事実を告げた。
ｃは，同日，ｄから前記報告を受けたことをｂに報告した上，当該ショートニングの製造元である不二製油株式会社（以下「不二製油」という。）に成分の確認を依頼するとともに，ＭＤ大肉まんを検体として検査に出すよう依頼した。ｂは，ｃから報告を受けたことをａに報告した。平成１２年１２月１日，ｃは，中国にいる従業員に対し現地の工場に行って確認するよう指示した。同月２日，ｃは，同従業員から，山東仁木食品有限公司製造分（対ハチバン委託分）のＭＤ大肉まんに使用されているショートニングにＴＢＨＱが含まれていることを確認した（なお，併せて伊藤ハムに委託しているＭＤ大肉まんには，ＴＢＨＱは含まれていないことを確認した。）。不二製油に確認したところ，同ショートニングのＴＢＨＱ含有量は少ないため，検査では検出されないかもしれない旨言われた。ｃは，ＴＢＨＱ混入を確認したこと等をｂに報告した。ｂは，不二製油に委託した検査結果を待ち，ＴＢＨＱが検出された場合には販売を中止するが，検査結果が出るまでは販売を継続するよう指示した。ｂは，その後ａに報告の上，販売継続について了解を得た。


ｄは，ＭＤ大肉まんにＴＢＨＱが混入していたのは，皇宮の管理責任である，正確なレシピをもらわなければまた同じようなことが起きるおそれがある等と言って，ｃに対し，ＭＤ大肉まんのレシピの開示を要求し，平成１２年１２月４日，レシピの開示を受けた（甲２３）。同日，ｄは，ａと面談し，ＴＢＨＱ混入の事実を報告したところ，ａは，ｄに対する感謝を述べた上，「本来なら，このような問題を起こしたハチバンとは契約を切るべきであるが，ハチバンはダスキンと深い縁があり，そういうわけにもいかない。ペナルティとして，ハチバンの製造量を１００万個減らし，その分を原告にお願いする。」旨言った。ｄは，発注書がないと作業が進められないとして，ｃに対し本件肉まん製造依頼書の発行を要求し，平成１２年１２月５日交付を受けた。同依頼書には「１．製造供給量は全量の１／３，月産２００万個を目度とする。（アートワーク・ノガミ１／３，伊藤ハム１／３，ハチバン１／３）（店舗数増，売上増の場合は上記比率にて増産する）　２．製造供給日は，２００１年２月を目度とする。　３．現行肉まんと同品質（味・外観・大きさ・使用原材料）であること。　４．価格は工場出し価格２９．５３円とする。　５．品質管理・衛生管理には万全を期し，ミスタードーナツの基準を満たすこと。　６．生産工場はＨＡＣＣＰもしくはＩＳＯ９００１の基準に準ずる工場であること。　７．発注期間は，２００１年１月～１２月とする。　…」との記載がある。
平成１２年１２月６日，ｃは，不二製油から，ＭＤ大肉まんの検体からはＴＢＨＱは検出されなかった旨の報告を受け，ｂに報告した。ｂは，ａと相談の上，ｃに対し，ＭＤ大肉まんの販売を続行するよう指示した。被告は，平成１２年１２月２０日ころまでにＴＢＨＱの混入したＭＤ大肉まんの販売を終了した。平成１２年１２月１日以降販売したＭＤ大肉まんの数量は約３００万個である。
平成１２年１２月７日，ｄは，皇宮のｇ社長に対し，「今までの大肉まんの開発製造過程で皇宮が指導をしなかったからきちんとした商品ができなかった。発注も２００万個に増え，試作を含め，また一からやり直すとなると，今後今までかかった費用と同じくらいの費用がかかる。今までの費用と併せると７０００万円くらいになる。皇宮にも責任がある。」等と言い，皇宮で払えなければサントリーと相談の上いくらか賠償するよう要求した。ｇから相談を受けたｃは，自己の権限の範囲を超えていたことから，翌日ｂに相談するよう言った。翌８日，ｇは，ｂに，ｄから７０００万円要求された旨報告した。ｇの話では，ｄが「７０００万円の件はダスキンも了解済みの話である。窓口はａ専務である。」旨言っていたとのことであったので，ｂは，ｇに対し，直接ａに相談するよう言った。ｇは同日，再度被告を訪れ，ａと面談したところ，ａは「ｄ社長のところが今まで何回も試作したのに完成できないのは皇宮の指導が悪いからや。皇宮はその責任をどう考えとるんや。」，「皇宮は誠意がない。ｄ社長はＴＢＨＱの情報をくれた人や。ｄ社長の要求に対して誠意がないならそれは皇宮の問題だ。ｄ社長に対してそれなりの責任を感じているならば，皇宮は幾ばくかの誠意を見せるだろう。あとはそちらの問題だ。」，そして，「今後ｄ社長の問題についてはｂ取締役と話をしても良い。」と言った。ｂは，ａとの面談の結果についてｇの報告を聞き，ｄと皇宮の間の問題に被告が関与し，ｄを被告に取り込むことによってＴＢＨＱ混入の事実についてｄの口封じをしようと考え，また，ａも同様の考えを持っていると判断した。ｂは，ｇに対し，「皇宮としての責任はどう考えるんや。」等と言い，また，以後の対策として，「ｄ社長の口封じをしなければならない。ｄ社長をビジネスに巻き込む方向で対応する。ｄ社長の大肉まんを誠意を尽くして立ち上げてほしい。」旨言った。ｇは，「皇宮の責任の取り方について１週間くらい時間がほしい。皇宮としての考えをまとめて報告する。」と言った。同日，ｂが専務室に呼ばれて赴くと，既にｄが来ていた。ｄは，「ＴＢＨＱが入っていた。しかも，それを販売したとなるとこれは大変なことですよ。」等と言った。皇宮がｄに対する賠償金を支払う場合には，親会社であるサントリーの決済を通す必要があり，ＴＢＨＱ混入の事実が公になる可能性があること，また，被告にとってサントリーが重要な取引先であること等にかんがみ，ｂが，ａに対し，「皇宮に要求されている７０００万円の支払はどうしますか。」と言うと，ａは少し考えた上，「ダスキン側で払いなさい。」と言って被告が支払を肩代わりするよう指示した。その後，ｂはｄと交渉の上，支払金額を６３００万円と決定し，同月中旬に３３００万円，翌平成１３年１月中旬に残りの３０００万円を支払うこととした。このとき，ｄは，昀初の３００万円は，至急現金でもらいたい旨述べたが，残りの金額の支払方法については特に現金での支払を要求したことはない。
ｂは，当時経理担当責任者であったｊに相談の上，昀初の３３００万円は業務委託手数料名目で支出することとした。ｂは，平成１２年１２月１２日，ダスキンの経理口座からｂの個人口座に振り込まれた３００万円を翌１３日，ｄに現金で交付し，また，同日，被告の経理口座からｄの口座に仮払金として５００万円が振り込まれた。また，ｂは，ｄとの間で，前記３３００万円の支出を業務委託料名目とするため，原告との間で，本件業務委託契約書（甲２）を作成した。


平成１２年１２月１５日，皇宮は，被告に対し「一連の管理責任不徹底のお詫びと今後の事業発展に向けての弊社開発体制の再提案」と題する書面（甲７７）を提出し，被告のミスター飲茶事業について，被告から生産技術協力費として皇宮に支払われていたロイヤルティが，平成１３年１月１日納品分以降，被告購入価格の１．６パーセントから１パーセントに変更された。もっとも，皇宮は，平成１２年１０月１日付け「覚書」（甲１２２の３）において，生産技術協力費の支払対象商品にＭＤ大肉まんを追加すること，ＭＤ大肉まんについての生産技術協力費は，平成１２年１２月３１日までの納品分については納品価格の１．６パーセント，平成１３年１月１日以降納品分については納品価格の１パーセントとすることを提案していた。
ｂは，平成１３年１月１９日，被告の経理担当者からｂの口座に振り込まれた２５００万円を，ｄに対し現金で交付した。また，ｂは，平成１３年１月１８日，被告取引先である三和紙器株式会社社長ｋに借金方を依頼し，個人名義で３０００万円を借り，同日，現金で原告専務に交付した。
(4)　本件ポテト契約の締結と合意解約
原告と被告（ポテト＆ジュースＦＣ本部）は，製品試作，中国での原料確保等を経て，平成１２年１１月２７日，原告が被告に対し冷凍じゃがいも４００トンを代金５７００万円で供給する旨の本件ポテト契約を締結した。その後，原告は，被告に対し冷凍じゃがいも合計２万５６００個，１２０万３２００円分を納入したが，平成１３年６月２８日，被告の事業縮小を理由に同契約は合意解約されることとなった。合意解約に当たり，被告は，原告に対し，損失処理費用として９３３万０２００円を支払った。合意解約交渉に当たったｂは，以降，埋め合わせとして，別の製品，具体的には冷凍フルーツ等の発注を考えたい旨の申出をした。被告ミスタードーナツカンパニー宛原告名義で作成された「報告確認書」（甲２１の２）には「今般，貴社からの「ビッグポテト」納入用ジャガイモ４００ｔの発注書に基づき既に納入済みを除く残量について，事業縮小による発注取り消し処理について，ｂ取締役との話合いの結果において，今後の他の製品等への代替製品発注等を考慮いただくことで，ｂ取締役の説得に応じ，本年（平成１３年）６月２６日に支払を受けた９，３３０，２００円によって，生産地補償，処分費など一切を処理する事としましたので，本書にてご報告致します。」との記載がある。
(5)　その後の事実経過
原告は，ｂからＴＢＨＱ混入の事実が中国側から他社に発覚することは絶対に防いでほしい旨要望されたこと，群英楼工場はほかの日本企業とも取引を行っており，同工場でＭＤ大肉まんの製造を続ければ，ＴＢＨＱ混入の事実が公になるおそれがあったこと，また，月２００万個のＭＤ大肉まんの発注を受けることになったが群英楼工場では月１００万個の製造が限度であったことから，平成１２年１２月中旬以降，大連食品工場の建設を急ぎ，同工場においてＭＤ大肉まんを製造することとした。
ｂは，平成１３年１月，ミスタードーナツＦＣ事業本部本部長から，別の部署に異動になった。
原告は，大連食品工場の建設について，平成１３年１月ころ，皇宮のｆから助言を受け，また，ｆ等皇宮の担当者は，平成１３年２月以降８月まで，大連工場を訪れて設備内要指導及び生産指導を行った。
大連食品工場は平成１３年５月２３日完成し，同月３０日，中国検験検疫局から検疫許可を受け，その後，平成１３年８月ころ，農林水産省の立入検査を受けた。被告は，原告に対し，平成１３年９月１０日，当時被告取締役ミスタードーナツカンパニー社長ｊ名義で，ミスタードーナツカンパニーとして来期の基本政策を策定中であるとした上，原告の大連工場の肉まん供給体制の進捗状況について，「１．輸出入許認可状況：①中国当局の輸出許可について。②現地工場への農水省立ち入り検査状況のご報告。③国内輸入許可の目処について。　２．備蓄状況：現在までに生産し備蓄いただいております，出荷対象商品の数量。　３．生産能力：①必要機器設置，従業員採用と教育を完了した現時点での工場の肉まん生産能力について。②現在の生産数量（日産）と生産計画について。」の各項目につき報告を求めた。これに対し，原告は，中国当局の輸出許可は取得済みであること，農水省の立入検査には合格済みであり，手続は同月末ころ終了する予定であること，平成１３年９月１２日現在，大連工場において７２万個のＭＤ大肉まんを備蓄していること，同時点での生産能力は日産５万５０００個であり，平成１３年１０月ないし１１月には日産８万個を目標としている旨報告した。
被告社内では，ＭＤ大肉まんにＴＢＨＱが混入していたこと，被告から原告に対し６３００万円の支払がなされていること等が問題となり，同年９月２７日，取締役，監査役等で構成するミスタードーナツ調査委員会（以下「ＭＤ調査委員会」という。）を立ち上げた。ＭＤ調査委員会は，ｂが，ｋから個人的に借金をしてｄに支払った３０００万円について，被告が支払うべき金員であるとして，被告で負担することとし，ｄに改めて領収書の発行を求めた。
平成１３年１０月９日，被告は，原告に対し，前年１０月からの月別ＭＤ大肉まん出荷数量を報告する旨の内容の書面をファックスした。
平成１３年１０月１０日，大連食品工場は，農林水産大臣が指定する施設として官報に掲載され，同日から，大連食品工場でのＭＤ大肉まんの輸入が可能となった。平成１３年１０月１１日，ｄは，被告から，翌日被告本社に来るよう電話を受けたが，都合がつかず，平成１３年１０月１５日に行くこととなった。同日，ｄが被告本社に赴くと，ｊから，本件肉まん契約を平成１３年１２月末日をもって合意解約したい旨の申入れがあった。さらに，平成１３年１０月３０日，被告代理人弁護士は，原告に対し，平成１３年１２月末日をもって本件肉まん契約を解約する旨の通知書（甲４）を内容証明郵便により郵送した。


平成１３年１１月６日，ＭＤ調査委員会は，「ＭＤに関する調査報告書」と題する報告書（甲９４の１）を被告の代表取締役社長ｌに提出した。同報告書には，ＭＤ調査委員会の見解として，ｄに対する今後の対応について，「恐喝まがいの行為によってダスキンとの取引を締結継続しているものであり，速やかに取引関係を解消しなければならないとの点で一致した。　万一，ｄが更に（損害賠償等の）金員を要求してくるのであれば，ダスキンとしても弁護士に依頼し，法的に毅然とした対応をすべきと思料する。」との記載がある。一方，平成１３年１１月初めころ，大連工場では，皇宮ｆの立会いのもと，皮ミキサーを入れ替えることとなり，平成１３年１１月１６日，ｆは，同工場において，皮ミキサーの交換に立ち会い，交換後の作業指導確認を行った。
ｂは，平成１３年１１月２０日，翌年度のＭＤ肉まん製造依頼書（甲３０）をｄに交付した。ｂは，平成１３年１２月，取締役を退任した。大連食品工場は，平成１３年１２月ころ，大連麦花食品に名義変更した。原告は，被告に対し，平成１３年１０月３１日から同年１２月２６日までの間に合計２６２万個のＭＤ大肉まんを１個当たり５０．５円で納入した。また，原告は，被告に対し，平成１４年１月，４８万個のＭＤ大肉まんを提供したが，受領を拒否された。２　争点(1)（本件肉まん契約の更新拒絶に「正当な事由」が必要か否か）について
(1)　本件肉まん契約について
ア　本件肉まん契約の取引内容など
製品納入業者と販売業者との間においては，まず基本となる契約が結ばれ，それに基づく個別的な諸契約が結ばれることが多い。本件においては，前記認定したところからすると，原告は，被告のフードサービスグループの責任者専務取締役であったａから平成１２年７月ころＭＤ大肉まんの製造供給の話を持ちかけられ，ａ及びミスタードーナツＦＣ本部本部長取締役であったｂと原告の代表者であったｄは，平成１２年８月ころ，原告の製造する肉まんが品質，価格等において被告の要求する水準を備えることを条件に，原告に月１００万個のＭＤ大肉まんの製造を委託する旨の話をし，ＭＤ大肉まんの開発及び販売等を担当していた被告のｃは，ａ及びｂから原告をＭＤ大肉まんの製造供給に参入させるよう指示され，原告はｃから平成１２年８月ころ試作を数千個単位で行うよう指示されたことからすると，原告と被告は，平成１２年８月ころ，原告の製造するＭＤ大肉まんが被告の要求する品質等の水準を満たすことを条件として，原告が月１００万個のＭＤ大肉まんを製造し，被告に供給することを内容とする基本的な合意をしたものといえる。原告と被告とは，その後の経緯により上記基本的な合意内容を具体化していくこととなり，本件混入事実の指摘後の平成１２年１２月４日，ｄは，ａから，ｄがＴＢＨＱ混入を発見したことに対するお礼及びハチバンに対するペナルティとして，ハチバン委託分のうち１００万個を原告に委託することとする旨の申出を受け，原告は，その製造するＭＤ大肉まんが被告の要求水準を満たした後，月２００万個の製造，供給を依頼されることとなった。
イ　本件肉まん製造依頼書（甲１）について
被告は，原告に対し，平成１２年１２月５日，本件肉まん製造依頼書（甲１）を交付した。本件肉まん製造依頼書は，ｂが証言するように，原告が被告のＭＤ大肉まんの製造に取り組んでいることを明確にし，被告が原告に対し，本件肉まん製造依頼書の内容をガイドラインとして試作を行い，これを目安として製造を実現してもらう旨依頼する趣旨のものであり，また，個別の発注は，品質及び価格が被告の要求水準を満たすという条件付きのものであるが，条件を満たせば発注することを合意する趣旨のものであることが認められ，また，上記認定したところから，本件肉まん製造依頼書が原告の資金繰りのために書面が必要である旨のｄの要請により作成されたものであることからすると，発注量が１００万個から２００万個に増加したほかは，上記基本的な合意内容をより明確にし確認したにすぎないものといえる。本件肉まん製造依頼書（甲１）には，第７項で「発注期間は，２００１年１月～１２月とする。」との記載がある。しかしながら，前記のような原告の資金繰りのために作成されたという本件肉まん製造依頼書の性格に加え，同依頼書作成の時点において，原告の試作品はいまだ被告の要求した水準に達しておらず，平成１３年１月からＭＤ大肉まんを供給できる目処はなかったことに照らせば，上記第７項に規定する具体的な発注期間（平成１３年１月から１２月まで）は，原被告間の合意の内容を正確に記載したものということはできず，上記基本的合意内容に基づく今後の個別の発注を１年間を目処にしてなされるとの合意があったことを示すものにすぎないものとみるのが相当である。
ウ　本件業務委託契約書（甲２）について
本件業務委託契約書（甲２）が平成１２年１２月１５日に作成され，その内容は上記認定のとおりである。既に認定したように，本件業務委託契約書は，被告から原告に対して支払うこととなった３３００万円を，業務委託料名目の支出とするために，被告の経理処理上作成されたものにすぎず，しかも，そのことは原告においても了解済みであった（証人ｂ，原告代表者）。そうすると，本件業務委託契約書の内容は，原被告間で合意されたものとはいえず，法的意味を有するものとはいえない。
エ　ＭＤ大肉まんの納入


上記認定したように，原告は，被告の要請により，大連食品工場の建設を急ぎ，皇宮の担当者から生産などの指導を受けながら，同工場において，ＭＤ大肉まんを製造し，平成１３年１０月３１日から平成１３年１２月２６日までの間，合計２６２万個のＭＤ大肉まんを１個当たり５０．５円で被告に納入し，被告もこれを受け入れたものである。原告の被告に対するＭＤ大肉まんの上記納入は，原告と被告との間において，上記基本的な合意に沿って被告の要求する水準のＭＤ大肉まんが製造され，金額についても個別的な合意がなされたことから行われたものといえる。すなわち，原告と被告との上記基本的な合意ののちに，個別的合意が少なくとも黙示的にはなされていたものといえる。
(2)　本件解約通知の意味
本件肉まん製造依頼書（甲１）には１年間の発注期間の定めがあり，また，本件業務委託契約書（甲２）には，第３条に，契約期間として，「１．契約期間は，西暦２００１年１月１日から西暦２００１年１２月３１日までとします。但し，甲（被告ミスタードーナツＦＣ本部のこと）乙（原告のこと）いずれかより期間満了２ヶ月前までに書面にて更新しない旨の意思表示がない場合には，本契約は自動的に１ヶ年更新されるものとし，以後も同様とします。…」との記載があること，本件業務委託契約書は，その記載形式からみて当時被告（ミスタードーナツカンパニーＦＣ本部）において一般に使用していたと認められる書式を利用していると思料されることに照らせば，被告が商品の製造供給を委託する場合において，契約期間を１年間と定めるのが通常であったと認められる。
しかしながら，前記のように，本件業務委託契約書は，原被告間の合意内容を記載した書面とは認められず，本件肉まん製造依頼書は，本件肉まん契約の枠組みとして基本的な内容を規定するものではあるが，前記認定に係る発注期間についての記載は，個別の発注期間が１年間を目処にしてなされるとの合意があったことを示すにすぎず，本件肉まん製造依頼書にそのような記載があることをもって，本件肉まん契約の契約期間が１年間と定められたと認めることはできない。そのほか，本件において契約期間を１年間とする旨の合意がなされたことを認めるに足りる証拠はない。
よって，本件肉まん契約は，基本的合意の段階においては，期間の定めのないものであったと解すべきである。また，その後においても，原被告間において，契約期間を具体的に合意した事実を認めるに足りる証拠は見あたらない。
以上によれば，平成１３年１０月３１日に被告から原告に対してなされた本件肉まん契約を解約する旨の通知は，本件肉まん契約の解約申入れであると解すべきである。(3)　解約申入れ（更新拒絶）について「正当な事由」の必要性一般に，期間の定めのない契約は，一方当事者からの解約申入れによって終了するのが原則である。
しかしながら，契約の実現に一定の資本の投下が必要で，継続されることを前提に当該契約が締結された場合，当事者はその契約から投下した資本を回収することを期待しているから，このような場合には，一方当事者の解約申入れによって契約を終了させるのは妥当ではなく，契約を解約するために「正当な事由」が存在することが必要であるというべきである。そして，「正当な事由」が必要であるか否かは，契約の目的物の性質，当事者の性質等事案の特質を考慮して判断するのが相当である。
これを本件についてみるに，本件肉まん契約の目的物は，ＭＤ大肉まんであり，ＭＤ大肉まんは，被告，皇宮等が共同で開発した被告のミスタードーナツの各店舗で販売される商品であったこと，原告がＭＤ大肉まんを製造するに当たり，原告にはＭＤ大肉まんの商品情報，製造のノウハウ等がすべて開示されることとなっていたこと，原告には月１００万個の発注が約束されていたこと，また，原告の工場施設の改善等について被告側から指導がされることとなっていたことの各事実に照らせば，本件肉まん契約は一定期間継続されることが当事者間において前提となっていたというべきである。
したがって，本件肉まん契約を解約する際には，「正当な事由」が必要である。３　争点(2)（「正当な事由」が必要である場合，本件における「正当な事由」の有無）に
ついて
この点，被告は，一般に，継続的契約関係の解消に正当な事由を要求する根拠は信義則にあるところ，本件肉まん契約は，不法，不当な目的を達成するためのものであるから，同契約を解消することは，法律関係を適正な方向に修正するものであって，解消の許否について，信義則が問題とならないことは明らかであり，本件肉まん契約の解消についてやむを得ない事由は必要でない旨，また，仮に，本件において，契約解消に「正当な事由」が必要であるとしても，前記のように本件肉まん契約が不法，不当な目的を達成するためのものであること，原告が本件肉まん製造依頼書に供給の目処として定められた平成１３年２月にＭＤ大肉まんを供給できず，その後８か月以上経過した平成１３年１０月末に皇宮等の協力の上供給に至ったこと，被告の本件肉まん契約解消の意図が，本件肉まん契約が不法，不当な目的達成のために締結されたものであることを認識したため，これを解消して適正な法律関係に修正することにあったことに照らせば，本件肉まん契約の解消には，「正当な事由」がある旨主張するので，以下検討する。
(1)　本件肉まん契約の不法性，不当性について
そもそも，前述のように，本件肉まん契約は，その基本的な合意部分において，ｄがＴＢＨＱ混入の事実を指摘する以前の平成１２年８月に既に成立していたものであるから，本件肉まん契約締結段階において，何らかの不法，不当な目的が存在していたとは認められない。


もっとも，ｄがＴＢＨＱ混入の事実を被告に報告してから後，被告から原告に対し，本件肉まん製造依頼書（甲１）が交付され，平成１２年１２月中旬から平成１３年１月中旬にかけて，合計６３００万円の金員が支払われたこと，また，ｂは，皇宮のｇから，ｄが皇宮に対し７０００万円の賠償を請求している旨の話を聞いた際，ｄを被告に取り込むことによってＴＢＨＱ混入の事実についてｄの口封じをしようと考え，また，皇宮のｇに対し，以後の対策として「ｄ社長の口封じをしなければならない。ｄ社長をビジネスに巻き込む方向で対応する。ｄ社長の大肉まんを誠意を尽くして立ち上げてほしい。」旨伝えたこと，その後，皇宮の担当者らが原告に協力した結果，原告のＭＤ大肉まんの製造が可能となったことの各事実に照らせば，原告がＭＤ大肉まん製造供給を実現するに当たり，関係者であったｂ，ｃ及び皇宮側の担当者らは，平成１２年１２月以降，ＴＢＨＱ混入の事実が公になることを防ぐべく，原告のいわば口封じをするため，本件肉まん製造依頼書を交付した上，原告のＭＤ大肉まん販売事業参入に積極的に協力したことが認められる。
しかしながら，そもそも原告の参入はａの紹介によるものであり，同人は，試作の段階において，原告の参入に消極的であったｃに対し，原告と取引をする方向で進めるよう指示したこと，ｄからＴＢＨＱ混入の事実を告げられた際，同人に対してお礼を述べた上，ハチバンに対するペナルティとしてその供給量を減らしその分を原告に依頼する旨申し出たこと，他方，皇宮のｇに対しては，原告のＭＤ大肉まんが完成しないのは皇宮の責任である以上，皇宮はｄに対し誠意を見せるべきである旨の発言をしたことの各事実に照らせば，被告のフードグループ統括責任者であったａは，ｄがＴＢＨＱ混入の事実を指摘したか否かにかかわらず，本件肉まん契約締結当初から一貫して，原告をＭＤ大肉まんの製造供給に参入させることに積極的であったと認められる。また，ｄが本件混入事実を指摘する以前の段階において，本件肉まん契約が基本的合意の部分において既に成立していたこと，ｄは資金繰りの関係から発注書等の書面を交付してほしい旨ｂ及びｃに何度か要求していること，原告は平成１２年秋ころから大連食品工場建設の準備に取りかかっていること，本件混入事実指摘後も，原告の製造する肉まんが被告の要求する水準を満たさない限りは具体的な発注には至らなかったことの各事実に照らせば，ＴＢＨＱ混入の事実の指摘前後において，発注量が増加したことを除けば，ＭＤ大肉まんを試作し被告の要求するものができた場合に発注を受けるという，本件肉まん契約の基本的合意部分における原告の地位に何ら変化はなく，ＴＢＨＱ混入の事実指摘後の発注量の変更も，前記のように原告の参入に積極的であったａが，ｄに対するお礼として申し出たにすぎないから，ｄが本件混入事実を指摘することにより，本件肉まん契約において新たな地位を獲得したとはいえないというべきである。
もっとも，本件混入事実指摘後，ｃ及び皇宮が，ｄの口封じのため，原告のＭＤ大肉まん製造に積極的に協力することとなったことから，原告はその意味で，事実上，それ以前より有利な地位を獲得したともいい得る。しかし，前記のように本件肉まん契約においては，原告が被告の要求する水準の肉まんを製造供給するために，被告及び皇宮の協力が前提となっていたものであって，ｃ及び皇宮の協力は，原告が本件肉まん契約に基づき当然に要求し得たものであるから，原告が，ＴＢＨＱ混入の事実を指摘したことによって，それ以前より有利な地位を獲得したということはできない。
また，ｄは，本件混入事実指摘の際あるいは指摘後，ＴＢＨＱ混入の事実が公になったら大変なことになる，中国側は自分が押さえているなどと繰り返し言っていたこと，ｇに対し，それまで皇宮が十分な指導をしなかったことにより損害が生じるなどしたとして負担を要求したこと，また，被告との契約関係が継続している間，本件混入事実を殊更公にしようとはしなかったこと（弁論の全趣旨）に照らせば，ＭＤ大肉まんにＴＢＨＱが混入しており，それを原告が発見したことに乗じて，前記のような金員の要求を持ち出した面があることは否定できない。
しかしながら，そもそも，被告からｄに６３００万円が支払われるに当たっては，被告のフードグループ統括責任者であったａ自身が，ｇに対し，ｄに誠意を見せるように言い，また，皇宮が要求された金員の支払を被告が代わってすることは，ｄの要求によるものではなく，ａ及びｂがサントリーとの関係等を考慮して決めたものであることからして，ｄが，ＴＢＨＱ混入の事実を公表する旨脅して，被告に６３００万円の支払をさせたとまでは認められない。
以上から，本件混入事実指摘後，皇宮を含む被告側が，口封じをしようという意図のもと，原告の参入に積極的に協力したこと，また，原告も殊更本件混入事実を公表しようとはしなかったことは否定できないが，原告が，本件混入事実を外部に漏らさないことと引換えに本件肉まん契約を獲得し，あるいは維持したとまで認めることはできず，本件肉まん契約が，原被告双方の不法，不当な目的が合致した結果の産物，あるいはその結果により維持されたものであるとまでいうことはできない。
したがって，本件肉まん契約の解約に「正当な事由」が必要でないということはできないし，また，平成１３年秋ころ，被告社内において，ＭＤ大肉まんにＴＢＨＱが混入していたこと，被告から原告に対し６３００万円の支払がなされていることが問題となり，ミスタードーナツ調査委員会の調査の結果，昀終的に本件肉まん契約を解消すべきであるとの結論に至ったが，不適切な契約であるとの解約事由は，被告側からみた一方的な見方にすぎないというべきであって，本件肉まん契約の一方的解約を正当化する事由とみることもできない。
(2)　製造供給の遅滞について


本件肉まん製造依頼書（甲１）には，第２項に「製造供給日は，２００１年度２月を目度とする。」との記載があるが，本件肉まん契約の枠組みを記載したものであるという本件肉まん製造依頼書の性質に照らし，同項は，当事者の合意の内容を記載したものと認められる。これに対し，原告が，実際にＭＤ大肉まんを供給できることとなったのは，平成１３年１０月であった。原告は，供給が遅れたのは，急遽大連食品工場で製造を行うこととなったこと，同工場完成後，法改正により農林水産大臣の指定が必要となったこと，これらの事情については被告に伝え，製造が遅れることについて承諾をもらったことを主張する。この点，原告主張に係る平成１３年６月ころに法改正があった事実，また，ｂが，原告に対し，新しく立ち上げる大連食品工場においてＭＤ大肉まんを製造することについて明示の承諾を与えた事実を認めるに足りる証拠はない。しかしながら，本件肉まん製造依頼書に定められた期日は供給の目処にすぎないこと（甲１，証人ｂ），前述のように，被告は，平成１２年１２月中旬以降，大連食品工場の立上げに協力していたこと，また，原告が製造を新工場に変更したことは，遅くとも平成１３年３月ころには，被告側において明確に認識されていたにもかかわらず，ｃがひとこと困る旨言ったのみでｄに押し切られ（甲１２８），その後ｂそのほか被告側から，工場はいつできるのか，肉まんはいつ供給できるのかといった問い合わせを何度かしたものの，供給が遅れていることについて，早く供給するよう催告したことはなかったこと（証人ｂ，弁論の全趣旨），被告が原告に対し，平成１３年９月，大連食品工場の供給体制の進捗状況についての報告を求め，平成１３年１０月，過去１年の月別出荷数量を報告していることからすれば，被告は，原告がＭＤ大肉まんの製造を新しく立ち上げる大連食品工場で行うことについて，承諾を与えていたというべきである。よって，原告の供給が遅れたことをもって，本件肉まん契約の解約に「正当な事由」があったということはできない。
(3)　以上から，本件肉まん契約の解約に「正当な事由」が必要でないとはいえず，また，解約に「正当な事由」があったとも認められない。４　争点(4)（本件肉まん契約が継続していると認められる場合の被告の義務違反行為及び損害）について
(1)　以上のように，被告による本件肉まん契約の解約に「正当な事由」は認められないから，平成１３年１２月以降本件肉まん契約を解約する旨通知し，ＭＤ大肉まんの受領を拒否したことは，本件肉まん契約の債務不履行に当たる。
したがって，被告は，原告が被告の債務不履行により被った損害を賠償する義務がある。
(2)　肉まん代金など
前記認定した事実経過などに照らせば，原告は，ＭＤ大肉まんの供給が可能になってから，少なくとも１年間の取引を期待する立場にあったというべきである。この点，平成１２年１２月，ａのｄに対する申出により，原告のＭＤ大肉まん製造供給量は，全量の３分の１となったこと，平成１３年４月ないし９月までのハチバン及び伊藤ハムによるＭＤ大肉まん納入量は月平均２８８万５０００個であったこと（甲５１の２）に照らせば，原告が，供給可能になった平成１３年１０月３１日から１年間に発注を受け得た個数は月平均約９６万１６００個，年間で１１５３万９２００個であったと認められる。また，前記のように，原告は被告に対し平成１３年１０月３１日から同年１２月末日まで，１個当たり５０．５円でＭＤ大肉まんを納入し，平成１４年１月１日ないし９日に製造した４８万個については受領を拒否された。なお，証拠（甲３８，４１）によれば，ＭＤ大肉まん１個当たりの粗利は約１０円であると認められる。以上から，①平成１４年１月に受領を拒否された４８万個の代金２４２４万円と，②原告が平成１３年１０月３１日から１年間に納入し得たＭＤ大肉まんの個数から，平成１３年１２月に納入済みの２６２万個と，平成１４年１月に受領拒否された４８万個を差し引いた８４３万９２００個分の粗利８４３９万２０００円の合計１億０８６３万２０００円は，原告が被告の債務不履行により被った損害であると認められる。
(3)　大連麦花食品に対する賠償金
ア　機械代金について
既に認定したように，大連上場においては，被告の指示により（旧）皮ミキサー機械を設置したが，その後の量産体制に耐え得るだけの性能がなかったために，皇宮のｆの立会いのもとにＭＤ大肉まんの皮ミキサー機械（新型）を導入し，その費用４５万元を原告において負担した（甲５３，５４，５５の１，５５の２，５６の１ないし５６の４）。これは，ＭＤ大肉まん増産のための費用であり，被告の債務不履行と相当因果関係にある損害と認める。
イ　試作費用などについて
原告及び関連会社のシークエンスは，被告の上記債務不履行により大連工場においてＭＤ大肉まん製造の中止を余儀なくされ，大連麦花食品から平成１５年２月１０日に原告主張の試作費用等合計３７０万元の損害賠償請求を受けている（甲５７の１，５７の２，５８の１ないし５８の９）。
ウ　専用段ボールなどについて
原告及びシークエンスは，被告の上記債務不履行により大連麦花食品が用意した被告専用の段ボール箱などが転用できないとしてその損害３６万３７０３元を負担せざるを得なくなっている（甲６０の１ないし６０の１０）。
エ　以上を合計すると，４５１万３７０３元となる。１元を１５円で換算すると，６７７０万５５４５円となる。
(4)　以上合計金額は，１億７６３３万７５４５円となる。５　争点(5)（本件ポテト契約の合意解除に際し代替商品の発注を停止条件としたか否か）
について


平成１７年(ネ)第１０１０３号　特許権侵害差止等請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成１６年(ワ)第７７１６号）（平成１７年１１月２１日口頭弁論終結）
判決
控訴人　　　　　　　　マックストン株式会社
訴訟代理人弁護士　　平山正剛
同　　鈴木健二
補佐人弁理士　　中畑孝
被控訴人　　　　　株式会社オキナヤ
訴訟代理人弁護士　　高橋早百合
同　弁理士　　伊賀誠司
同　　　　　藤井稔也
補佐人弁理士　　　　　小池晃
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　控訴人
(1)　原判決を取り消す。
(2)　被控訴人は，原判決別紙物件目録記載の「自然石亀甲金網護岸工法ＫＳネット」を製造，販売してはならない。
(3)　被控訴人は，控訴人に対し，１０３１万４７６５円及びこれに対する平成１６年４月１５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(4)　訴訟費用は第１，２審を通じ，被控訴人の負担とする。
(5)　上記(3)項につき，仮執行の宣言
２　被控訴人
主文と同旨
第２　事案の概要
１　事案の要旨
本件は，発明の名称を「施工面敷設ブロック」とする特許発明（第１９９７２０４号，平成４年１２月９日出願，平成７年１２月８日設定登録，以下，この特許請求の範囲請求項１に係る発明を「本件発明」，この発明に係る特許権を「本件特許権」といい，その特許を「本件特許」，その出願を「本件出願」という。）の特許権者である控訴人が，原判決別紙物件目録記載の「自然石亀甲金網護岸工法ＫＳネット」という製品（以下「被控訴人製品」という。）を製造販売する被控訴人に対し，その製造販売の行為が本件特許権を侵害するとして，本件特許権に基づき，損害賠償を請求した事案である。
原審は，被控訴人の上記行為が本件特許権の技術的範囲に属するとは認められず，また，被控訴人製品が本件特許権の構成と均等とも認められないとして，控訴人の請求を棄却したため，控訴人は，これを不服として控訴しているものである。
２　争いのない事実等及び争点
原判決の「事実及び理由」欄の「第２　事案の概要」の１及び２に記載のとおりであるから，これを引用する。
第３　当事者の主張
次のとおり当審における主張を付加するほか，原判決の「事実及び理由」欄の「第２　事案の概要」の３に記載のとおりであるから，これを引用する。
１　控訴人の主張
(1)　争点１（被控訴人製品の構成は，本件発明の構成要件Ａを充足するか）に
ついて
ア　原判決は，各種国語辞典によれば，「ブロック」の意味が「コンクリートブロック」であるか，「自然石」を含むものであるか不明であるとしながら，いずれの意味も採用せず，独自の判断として，本件発明の「ブロック」は，上記各辞書にさえ全く記載あるいは示唆もされていない「人工素材による成形品から成るブロック」であると認定しているが，これは，「特許発明の技術的範囲は，願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない」とした特許法７０条１項に違反するものである。
最高裁平成３年３月８日判決・民集４５巻３号１２３頁も，「特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか，あるいは，一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って，明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない」と判示しており，発明の詳細な説明に記載された事項をもって特許請求の範囲を限定すべきではない。広辞苑第４版（甲２１）には，「ブロック」が「①かたまり。角塊。『コンクリート・－』『－塀』」の意味であると記載されているから，「ブロック」の語は，「かたまり」を意味するものであって，「コンクリートブロック」，「ブロック塀」は，「かたまり」を意味する「ブロック」の語義の理解を助けるための用例として掲げられているにすぎない。したがって，本件発明の「ブロック」は，上位概念として「かたまり」の語義を有し，その下位概念として「コンクリートブロック」すなわち「コンクリートのかたまり」，「自然石ブロック」すなわち「自然石のかたまり」が位置付けられるものと理解するのが通常である。以上によれば，本件発明の「ブロック」の語は，第一義的に「かたまり」と解すべきであって，「コンクリートブロック」の略と解すべき合理的理由はない。なお，広辞苑第５版（乙１２－２）は，平成１０年に発行されたものであり，その発行の時点で，「ブロック」の項に，「②コンクリートブロックの略」の意味を追加したものであるところ，本件出願当時の発明者及び出願人の思考は，それ以前に発行されている辞典に従い，「ブロック」が「かたまり」を意味するものと解して特定したものと解するのが自然である。
イ　仮に，特許法７０条２項の規定に従って本件発明の技術的範囲を確定するとしても，原判決は，本件発明の「ブロック」を，上記各辞書に全く記載も示唆もされていない「人工素材から成る成形品としてのブロック」であると認定している。これは，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び願書に添付した図面（以下「本件図面」という。）による参酌の範囲を著しく逸脱しているものであり，特許法７０条２項に違反する。


特許法７０条２項の立法趣旨は，「本項は，特許請求の範囲に記載された個々の用語の意義の解釈について規定したものであるから，この規定により，イ）特許発明の技術的範囲を発明の詳細な説明中に記載された実施例に限定して解釈することや，ロ）発明の詳細な説明中には記載されているが特許請求の範囲には記載されていない事項を特許請求の範囲に記載されているものと解釈することが容認されるものでないことはいうまでもない。」（平成６年改正工業所有権法の解説１２０頁）とされているところ，原判決は，本件発明を実施例に限定して解釈したものであり，特許法７０条２項に違背することが明らかである。ウ　本件明細書の発明の詳細な説明には，「ブロック２はセメントと砂の混練物を主材とする。又はこのブロック２は金属精練によって発生するスラッジや製紙スラッジ等を固形化したものを使用する。又このブロック２はタイルやレンガブロックである。又このブロックは木質製又は合成樹脂製ブロックである」（段落【００１０】）との記載があり，この記載の趣旨は，種々のブロックが適用可能であることを例示によって説明しているものであり，したがって，「ブロック」には，コンクリートブロック以外にも，種々の材質のブロックが含まれるものと解すべきであり，「石」（自然石）のかたまり，すなわち，自然石ブロックも含まれるのである。
また，発明の詳細な説明の上記記載中の「木質製ブロック」は，木材又は間伐材等の立ち木そのものを輪切りにしてブロック化した木ブロックが包含される。旧来より，このような木ブロックが歩行面の覆工ブロックとして業界において多用されていることは，本件出願当時に周知であり，上記「木質製ブロック」の例示は，このような木材又は立ち木を輪切りにした木ブロックを意識して記載したものである。したがって，このような「木質製ブロック」の代表例である木ブロックは，人工素材から成る成形品としてのブロックではないから，本件発明の「ブロック」を「人工素材から成る成形品としてのブロック」であると認定した原判決の認定は，誤りである。
さらに，本件明細書の発明の詳細な説明の記載から明らかなとおり，【産業上の利用分野】と【従来の技術】の欄の２か所において「コンクリートブロック」の用語を用いているが，その余の【発明が解決しようとする問題点】，【作用】，【実施例】，【発明の効果】，【図面の簡単な説明】，【符号の説明】の４０か所においては，材質を意味するコンクリートを冠しない「ブロック」の用語を用いている。本件発明においては，「コンクリートブロック」の用語と「ブロック」の用語とを明確に使い分け，材質を意味するコンクリートを冠しない「ブロック」の用語をもって発明を特定しているのである。したがって，本件明細書の発明の詳細な説明を参酌しても，本件発明の「ブロック」は，「コンクリートブロック」に限定されず，自然石ブロックも含まれるのである。
エ　原判決が，「河川等の護岸工事における法面覆工の工法としては，コンクリートブロックを用いる工法と自然石を用いる工法とが，その代表的な例として挙げられ」（「事実及び理由」欄の第３の１(1)イ，b)）と判示しているとおり，覆工ブロックとして，「コンクリートブロック」や「自然石」を用いることは，本件出願当時，当業者において自明であり，当業者においては，「ブロック」の意味は，法面覆工の代表的工法に用いられる，「コンクリートブロック」と「自然石」を含むものとして普通に認識されており，本件発明の「ブロック」も，この当業者の通常の認識に従って解すべきである。
オ　原判決は，「本件発明の構成要件Ａの『ブロック』は，コンクリートブロックなどに例示されるような人工素材による成形品としてのブロックであり，その成形時に『引留具』を一体成形することを可能とするものであって，これが不可能な自然石は含まないものであると解すべきである。」（「事実及び理由」欄の第３の１(1)イ，a)）と判示し，成形時に「引留具」を一体成形することが本件発明に必須の構成であるとしているが，失当である。
本件特許の本質的特徴は，ネットの経糸又は緯糸にブロックを通し掛けにすることで，それまでのネットにブロックを接着剤で固定していたものより，容易かつ迅速にブロック敷設が出来るようになったということであるから，ブロックとして何を用い，そのブロックに引留具をどのように取り付けるかということと，ネットに引留具を通し掛けにすることは何らの関係もなく，自然石に引留具を一体成形できないからといって，通し掛けが複雑，困難になるわけではない。本件明細書で一体成形というのは，一つの例示にすぎず，後から引留具を取り付けることも当然に本件発明の技術的範囲に属するのである。
「ブロック」に「引留具」を事前に取り付けて事後的に「ネット」に引き通しする場合と，「ネット」に「引留具」を事前に引き通して「ブロック」に事後的に取り付ける場合とでは，「引留具」の取り付け手順が異なるのみで，上記本件発明の本質的特徴においては全く異なることがない。「引留具」の事前取り付け，事後取り付けは上記本質的特徴とは何ら関連性を有しないものであり，前者（引留具の事前取り付け）は本件発明の技術的範囲に属するが，後者（引留具の事後取り付け）は本件発明の技術的範囲に属さないとする原判決の判断は，合理的理由に欠けるものである。本件発明は「ブロック」の材質や「引留具」の取り付け構造について特許を請求したものでは決してない。
(2)　争点２（被控訴人製品の構成は，本件発明の構成要件Ａと均等か）についてア　本件発明の本質的特徴は，請求項１に記載する「ネット」に「ブロック」を引き通し結合（点結合）する構成により，不陸を有する施工面への馴染み敷設が容易であり（良順性），施工面を密閉せず，活性な植物育成を図る（非密閉性）ことができる施工面敷設ブロックを提供する点に存し，「ブロック」が，「コンクリートブロック」ないし「人工素材から成る成形品としてのブロック」であるか，「自然石」であるかの材質の相違は，本件発明の本質的部分には当たらない。イ　「コンクリートブロック」と「自然石」は，護岸工事等の覆工ブロックとして，当業界において広く用いられているところであり，当業者は現場に応じ，いずれかを選択して覆工工事を行っているのが実情であり，「コンクリートブロック」を「自然石」に置換しても，同一の目的・作用効果を達成することができるものであるから，上記本件発明の本質的特徴ないし作用効果は，「コンクリートブロック」ないし「人工素材から成る成形品としてのブロック」を「自然石」に材質変更（置換）しても，何ら変わるところがない。また，上記実情に照らし，当業者が覆工ブロックとして「コンクリートブロック」ないし「人工素材から成る成形品としてのブロック」を採用するか，「自然石」を採用するかに何らの困難性を伴わず，容易に想到することができるものである。
ウ　「ブロック」を「引留具」を介して「ネット」に通し掛けし，施工面に「ネット」をもって敷設する構成の施工面敷設ブロックは，本件出願時において全く存在せず，公知技術からでは得難い上記格別の作用効果を達成できるものであって，公知技術と同一，若しくはこの公知技術から当業者が容易に推考できたものでないことは明らかである。