平成１３年（行ケ）第９９号　審決取消請求事件（平成１５年１２月８日口頭弁論終結）
判　　　　決
原　　　告　　　　　ザ　ユニバーシティ　オブ　バージニア　パテント　フ
ァウンデーション
訴訟代理人弁理士　　山　本　秀　策
同復代理人弁理士　　森　下　夏　樹
被　　　告　　　　　特許庁長官　　今井康夫
指定代理人　　　　　森　田　ひとみ
同　　　　　　　　　一　色　由美子
同　　　　　　　　　宮　川　久　成
同　　　　　　　　　伊　藤　三　男
主　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１　請求
特許庁が平成１１年審判第７５９０号事件について平成１２年１０月２３日にした審決を取り消す。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「インスリン抵抗性糖尿病のための食事用補添物」とする特許出願（特願平２－５０４８０５号，１９８９年〔平成元年〕３月８日〔以下「本件優先日」という。〕にした米国特許出願第３２０，４８２号（以下「本件米国特許出願」という。）に基づく優先権を主張して，１９９０年〔平成２年〕３月８日を国際出願日とする出願，以下「本件特許出願」といい，その発明を「本願発明」という。）をしたが，平成１１年１月２５日に拒絶の査定を受けたので，同年５月１０日，これに対する不服の審判の請求をした。特許庁は，同請求を平成１１年審判第７５９０号事件として審理した上，平成１２年１０月２３日に「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同年１１月１３日，原告に送達された。
２　本件特許出願の願書に添付した明細書（平成１１年６月９日付け手続補正書による補正後のもの。以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の記載１．インスリン抵抗性を呈するかまたはインスリン抵抗性の臨床症状の発生に遺伝的にかかりやすい個体における治療的レベルを提供するために充分な量のＤ－キロ－イノシトール（ＤＣＩ）を含有する，インスリン抵抗性を呈する個体の処置またはインスリン抵抗性の臨床症状が遺伝的に発生しやすい個体におけるその臨床症状の発生の防止のための食事用補添物。
２．該ＤＣＩが２５～１００ミリグラムの量で存在する請求項１に記載の食事用補添物。
３．該ＤＣＩが経口投与に適するかたちに調製されている請求項１に記載の食事用補添物。
４．ＤＣＩが経口投与以外の投与に適するかたちに調製されている請求項２に記載の食事用補添物。
５．（ｉ）Ｄ－キロ－イノシトールの有効量および（ⅱ）医薬的に許容可能な担体を含有する，インスリン抵抗性を呈する個体の処置またはインスリン抵抗性の臨床症状が遺伝的に発生しやすい個体におけるその臨床症状の発生の防止のための医薬組成物。
６．該有効量が２５～１００ミリグラムである請求項５に記載の医薬組成物。７．経口投与に適したかたちの請求項５に記載の医薬組成物。８．経口投与以外の投与に適したかたちの請求項５に記載の医薬組成物。
３　審決の理由
審決は，別添審決謄本写し記載のとおり，本件明細書には，当業者が容易にその実施をすることができる程度に，本願発明の目的，構成及び効果が記載されているとはいえず，本件特許出願は，明細書の記載が，特許法３６条３項（特許法施行令〔平成２年政令第２５８号〕附則２条の規定により，なおその効力を有するとされる平成２年法律第３０号による改正前の特許法３６条３項〔以下「旧３６条３項」という。〕の趣旨と解される。）に規定する要件を満たしていないので，拒絶すべきものであるとした。
第３　原告主張の審決取消事由
１　審決は，本件明細書には，当業者が容易にその実施をすることができる程度に，本願発明の目的，構成及び効果が記載されているとはいえないと誤って認定判断した結果，旧３６条３項所定の記載要件の充足性の判断を誤った（取消事由）ものであるから，違法として取り消されるべきである。すなわち，審決は，「本願明細書（注，本件明細書，甲２）の上記（ａ）（注，甲２の１頁～３頁「背景技術」の項），（ｂ）（注，同５頁第１段落）の記載は，ＤＣＩの薬理データと同様にＤＣＩの薬理効果を当業者に科学的に納得して理解させ得る記載とはいい難く，発明の詳細な説明の他の部分にもそのような記載は見いだせないから，本願明細書の発明の詳細な説明には，ＤＣＩの薬理データと同視すべき程度の記載がなされているとはいえない」（審決謄本５頁第６段落）と認定判断したが，本件優先日当時の技術常識と本件明細書の記載事項を併せ考えれば，当業者は，生体内のインスリンの作用機序におけるＤ－キロ－イノシトール（以下「ＤＣＩ」という。）の後記薬理効果を理解することができたというべきであるから，誤りである（なお，本件において，旧３６条３項所定の記載要件の充足性の判断は，後記判示のとおり，本件優先日当時の当業者の技術常識を参酌すべきところ，審決はこれを技術水準と表記し，当事者双方も準備書面中で同様の用語を用いているところがあるが，弁論の全趣旨に照らし，上記技術常識の趣旨であると解されるから，以下，そのように読み替える。）。
２　取消事由（旧３６条３項所定の記載要件の充足性の判断の誤り）
(1)本件優先日当時の技術常識の参酌


ア　２型糖尿病とＤＣＩの合成不能との関係
本件明細書（甲２）の背景技術の項には，「係属中の
Larner，Kennington，HuangおよびShenらの米国特許出願第０７／３２０，４８４号に開示されているように，特にピルビン酸デヒドロゲナーゼの活性化および他の酵素系の阻害に関して，インスリンの活性を媒介すると思われる少なくとも二つの物質の実質的に均質にまでの精製が成された。ピルビン酸デヒドロゲナーゼ（ＰＤＨ）を活性化する生物学的活性を有するインスリンメディエイタの構造分析によって，驚いたことに，このメディエイタが光学活性を有する炭水化物であるＤ－キロ－イノシトールを含むグリコホスファチジルイノシトールのアンカー型（anchor-type）分子からなるものであると同定された」（１頁昀終段落～２頁第１段落）との記載，すなわち，インスリンメディエイタがＤＣＩを含む分子であると同定されたこと並びにこのインスリンメディエイタの精製及び構造分析の詳細は，原告による特許出願である米国特許出願第３２０，４８４号（以下「米国特許出願１」という。）に開示されていることについて記載があり，また，「米国特許出願第０７／３２０，４８５号（発明者Larner，KenningtonおよびShen）に開示されたさらなる研究によって，非糖尿病の対照個体群に見られるレベルと対照的に，タイプⅡ，すなわちインスリン抵抗性糖尿病（注，２型糖尿病，以下同じ。）患者においてはＤ－キロ－イノシトールが存在しないかまたはきわめて低いレベルで存在することが示された。例えば，糖尿病患者では約９００ナノグラム／ｍｌである。タイプⅡ糖尿病では一貫して約２００ナノグラム以下である。この違いに基づいて，尿及び他の体液中にＤ－キロ－イノシトールが存在するかどうかを決定するために，スクリーニング診断が確立された。Ｄ－キロ－イノシトールが存在しないことは，タイプⅡ糖尿病の臨床的症状の発生の遺伝的要因を有することの証明，またはいくつかまたはすべての古典的な臨床的症状を示している患者におけるタイプⅡ糖尿病の存在の確認を与える」（２頁第１段落）との記載，すなわち，タイプⅡ（インスリン抵抗性）糖尿病と尿中ＤＣＩ濃度との間に相関関係が存在すること及びこのＤＣＩレベルの測定の詳細（測定方法および測定データ等）は，原告による特許出願である米国特許出願第０７／３２０，４８５号（以下「米国特許出願２」という。）に開示されていることについて記載があり，さらに，｢さらなる研究によって，インスリン抵抗性糖尿病は，事実，ＰＤＨの活性化の要因となるインスリンメディエイタにおいて不可欠な炭水化物であるＤ－キロ－イノシトールのインビボ合成の遺伝的不能による可能性が示された」（２頁昀終段落），｢充分な量の吸収可能な糖自体は，通常の食事用食品には含まれず，これではこの糖の合成不能を補うことはできない。この合成不能が，ＰＤＨの活性化の要因となるインスリンメディエイタの形成を妨げている」（４頁第２段落）との記載，すなわち，食事等からのＤＣＩの摂取障害ではなく，ＤＣＩのインビボ合成不能によりインスリン抵抗性糖尿病（２型糖尿病）が発症することについて記載がある。ところで，本件優先日当時，インスリンがメディエイタを介してピルビン酸デヒドロゲナーゼ（以下「ＰＤＨ」という。）を活性化し，そのことによってグルコース代謝を制御すること（Diabetes/MetabolismReviews,Vol.1,No.3,pp229-259(1985)〔甲４〕，Science,vol.206,21,pp1407-1408(1979)〔甲５〕，TheJournalofBiologicalChemistry,Vol.254,No.15,pp6997-7001(1979)〔甲６〕及びAlbertL.Lehninger,PrinciplesofBiochemistry,Worth   PublishersInc.pp123-124,325-326(1982,FourthPrinting,June1986)〔甲７〕），インスリン刺激はインスリンメディエイタと考えられるイノシトールを含有する物質の生成を導くこと（Proc.Natl.Acad.Sci.USA,Vol.83,pp5793-5797(1986)〔甲８〕）及びインスリン抵抗性糖尿病（２型糖尿病）とインスリンメディエイタ生成の減少との間に関連性があること（甲４）が公知であった。
本件明細書における上記の｢ＰＤＨを活性化するインスリンメディエイタがＤ－キロ－イノシトールを含む分子からなる｣及び｢タイプⅡ（インスリン抵抗性）糖尿病と尿中ＤＣＩ濃度との間に相関関係が存在する｣との記載は，本件優先日当時の上記の知見と矛盾するところがなく，むしろ合致するものであり，当業者は，上記記載を科学的に納得して理解する。しかも，別個に行われた研究により示された結果としての上記記載が，いずれも「（インスリン抵抗性）糖尿病」と「ＤＣＩ｣との関連を支持している点からも，当業者は，上記記載を科学的に納得して理解する。そして，当業者は，より詳細な理解のために必要であれば，本件明細書を読む際に，本件明細書中で出願人の知識を開示することを目的として引用された米国特許出願１及び米国特許出願２の公開された明細書を参照し得た。そうすると，本件明細書に開示された上記事項に，(a)吸収可能なＤＣＩ自体は通常の食事用食品には含まれていないこと，(b)インスリンが，メディエイタを介してＰＤＨを活性化し，そのことによってグルコース代謝を制御すること，(c)インスリン刺激はインスリンメディエイタと考えられるイノシトールを含有する物質の生成を導くこと，(d)２型糖尿病とインスリンメディエイタ生成の減少との間に関連性があること，という上記公知技術を考え併せれば，｢インスリン抵抗性糖尿病がＤＣＩのインビボ合成不能による｣という本件明細書の記載を，当業者は科学的に納得して理解し，必要であれば，本件優先日当時の技術常識に基づいて上記記載内容を容易に確認し得，｢ＤＣＩの合成不能｣は，インスリンの標的細胞である肝細胞又は筋細胞におけるＤＣＩの存在，不存在又は存在量を決定することにより容易に確認し得，この結果を２型糖尿病患者と健常人，１型糖尿病患者との間で比較検討することによって，２型糖尿病がＤＣＩの合成不能によることを容易に確認し得たということができる。
したがって，本件優先日当時の技術常識を参酌すれば，当業者は，本件明細書の記載から，ＤＣＩの合成不能により２型糖尿病が発症することを科学的に納得して理解し得たというべきである。


イ　ＤＣＩの人体への吸収とインスリンメディエイタの合成の欠失の解消本件明細書（甲２）には，「Ｄ－キロ－イノシトールは，生体によってすぐに吸収できないかたちで非食餌の原料から入手することができる。すなわち，Ｄ－キロ－イノシトール（ＤＣＩ）のメチルエステルは・・・種々のエステル化さ
れたかたちもまた豆類から単離することができ
る（Schweizer,T.F.,Horman,I.,Wuersch,P.1978,J.Sci.FoodAgric.,29,148-154）。しかし，充分な量の吸収可能な糖自体は，通常の食事用食品には含まれず，これではこの糖の合成不能を補うことはできない」（４頁第２段落），「適当な治療量でビタミンとして投与される場合は，この炭水化物は消化管系の壁を介して直接に吸収され，インスリンメディエイタの合成に用いられる」（３頁第３段落）との記載，すなわち，ＤＣＩのエステル体は吸収可能でないがＤＣＩ自体は吸収可能であること及びＤＣＩが消化管系の壁を介して直接吸収されることについて記載がある。そして，ＤＣＩが消化管系を介して吸収可能であることは，ＤＣＩの光学異性体であるミオ－イノシトールが経口投与により消化管から吸収されることから容易に予測し得る。
また，本件優先日当時，ミオ－イノシトールの吸収に関して，ミオ－イノシトールは小腸において吸収されること（Ann.Rev.Nutr,pp563-597(1986)〔甲９〕，Adv.Nutr.Rev,pp107-141(1982,4)〔甲１０〕），ミオ－イノシトールの欠乏した食餌はラットの尿中の遊離ミオ－イノシトールレベルを減少させること，ヒト被験体においてミオ－イノシトールを経口補充することによって血漿ミオ－イノシトールレベルを有意に上昇させ得ること（甲９）及び０．５ｇのミオ－イノシトールの経口用量を１日２回，２週間投与することによって正中神経，腓腹神経及び膝窩神経それぞれの誘発活動電位の大きさを平均７６％，１６０％，４０％増加すること（同）が公知であり，したがって，経口投与されたミオ－イノシトールが吸収され，血漿ミオ－イノシトール濃度を上昇させ，更に生理学的作用をもたらすことが公知であった。そして，ミオ－イノシトールが糖尿病患者において吸収され，インスリンの投与後に血漿ミオ－イノシトールのレベルが減少することが実証され，この結果は，インスリン応答の機能として，細胞がミオ－イノシトールを取り込むことを示している（Diabetes,Vol.26,No.3,pp215-221(1977)〔甲１１〕）。さらに，ミオ－イノシトールのトランスポーターはイノシトール及びグルコースを細胞外から細胞質中に輸送する広い基質特異性を有するトランスポーターであることが公知であった（Biochem.CellBiol.Vol.66,pp951-957(1988)〔甲１２〕）。
以上の知見に基づけば，当業者は，ミオ－イノシトールの光学異性体であるＤＣＩも，ミオ－イノシトールと同様に小腸で吸収され，細胞に取り込まれて，生理的作用をもたらすと容易に予測し得た。甲９，１０中の，糖尿病患者においてミオ－イノシトールの排泄量が増加するとの記載は，ＤＣＩがミオ－イノシトールと異なる挙動を示すことをうかがわせるものではない（東北大学医学部糖尿病代謝科講師Ａ作成の平成１３年１１月７日付け鑑定書〔甲２２，以下「甲２２鑑定書」という。〕，昭和５９年発行名大分院年報１７，７頁～１４頁〔甲２７〕）。さらに，ＤＣＩがインスリンメディエイタの合成に利用されることは，以下の理由から当業者に明らかである。インスリンメディエイタは，本件明細書（甲２）に記載のとおり，グリコホスファチジルイノシトール（ＧＰＩ）のアンカー型分子から成るものである（１頁昀終段落～２頁第１段落）。ここで，ミオ－イノシトールを含むＧＰＩのアンカー型分子のホスファチジルイノシトール（ＰＩ）部分が，ミオ－イノシトールとジアシルグリセロール誘導体から合成されることは公知であった（昭和６１年３月１日東京化学同人第１版第５刷発行「生化学辞典」１１７８頁〔甲１７〕）から，当業者は，インスリンメディエータのＰＩ部分が，ＤＣＩとジアシルグリセロール誘導体から合成されることを当然に予測し得た。また，このように，栄養素，ビタミン又は他の化合物（本願発明においてはＤＣＩ）の全身性欠損を，患者に対して十分な量の欠損する化合物を提供して全身性不全を克服することは一般的である。例えば，低血糖症の処置のために角砂糖（グルコース）を使用すること及び重要な栄養素を提供するためにビタミンを使用することは，一般的に行われていることである。
以上のように，本件優先日当時の技術常識に照らせば，当業者は，ＤＣＩが人体に吸収され，そしてインスリンメディエイタの合成の欠失が解消できることを，科学的に納得して理解し得たということができる。
ウ　甲２２鑑定書
甲２２鑑定書に記載のとおり，本願発明におけるＤＣＩの投与によるインスリン抵抗性糖尿病の治療は，①経口投与されたＤＣＩが小腸において吸収され，②吸収されたＤＣＩが血流中に輸送され，③吸収されたＤＣＩがインスリンメディエイタを生成する細胞に到達し，④ＤＣＩはインスリンメディエイタの合成に必須であり，かつ，吸収されたＤＣＩがインスリンメディエイタの生成に利用され，⑤ＤＣＩの投与によってインスリンメディエイタの不足が解消し，その結果，インスリン抵抗性糖尿病が治癒するというステップを経ることにより，本件明細書の記載と技術常識を参酌した当業者によって科学的に納得して理解される。エ　帝京大学教授Ｂ作成の平成１３年１１月８日付け鑑定書（甲２３，以下「甲２３鑑定書」という。）


甲２３鑑定書に記載のとおり，①１９８０年代末ころまでに，ある種の糖に生理活性，特に情報伝達作用のあることが常識化し，②特に，キロイノシトールに関連するミオイノシトールが細胞内で極めて重要な情報伝達系を担うことが判明し，③同時期までのＧＣ－ＭＳ（ガスクロマトグラフィー質量分析，以下「ＧＣ－ＭＳ」という。）の進歩と，それを駆使して独自にLarnerらが開発したキロイノシトールの測定系により，キロイノシトールが生理的に体内に存在し，更に２型糖尿病患者の体内でキロイノシトールが低下していることが確証され，④キロイノシトールが，糖代謝で極めて重要なＰＤＨに働くことが判明し，⑤このＰＤＨは，インスリン作用を受ける酵素であり，当時急速に普及し始めたインスリン作用の欠損からくるインスリン抵抗性の概念と結び付けられ，⑥糖質分野の専門家は，Ｄ－キロイノシトールが欠乏又は不足することによってインスリンメディエイタの合成が十分に行われず，その結果，インスリン抵抗性の症状が生じ，さらに，Ｄ－キロイノシトールを補うことによって，インスリン抵抗性の症状が改善され得ることを予測し得たということができる。したがって，糖質の分野に属する本願発明を理解する上で十分な知見が本件明細書中にあるということができるから，本件優先日当時の糖質研究の技術常識を考慮した当業者がＤＣＩの薬理学的効果を理解するためには，本件明細書の記載以外の薬理データは不要である。
(2)米国特許出願の記載の参酌
審決は，「この米国出願（注，米国特許出願１）は，本願優先権主張日（注，本件優先日）と同日に出願されたものであって，その内容は，本願優先権主張日当時公知になっていたものではないから，その内容を本願優先権主張日当時の技術水準（注，技術常識の趣旨と解される。）として参酌することはできない。・・・この米国出願（注，米国特許出願２）も，本願優先権主張日と同日に出願されたものであって，その内容は，本願優先権主張日当時公知になっていたものではないから，その内容を本願優先権主張日当時の技術水準として参酌することはできない」（審決謄本４頁昀終段落）としたが，誤りである。本件優先日に公開されていない刊行物等は，出願人も知り得なかったはずのものであるから，当時の技術常識として参酌できないのは当然であるが，本願発明の完成に至る経緯についての出願人の知識の開示は，本件優先日当時の技術常識と同列に論じるべきではない。
米国特許出願１，２は，本件特許出願の優先権の基礎となる本件米国特許出願と同日の特許出願であり，かつ，本件特許出願の出願人である原告による特許出願であって，本件優先日当時，原告は，本件特許出願及び米国特許出願１，２の内容を完全に理解していたから，本件明細書とともに，これら米国特許出願１，２に対応する国際公開公報又は日本国公開公報を参酌したとしても，出願人が理解できなかった発明が実施可能であったというような誤った判断がされることはあり得ず，本件優先日には未公開であったが本件特許出願の公開時には公開され，本件明細書に引用された特許出願の明細書（公開公報）を当業者が参酌することは，第三者に不利益を生じさせるものではなく，この点において，技術常識の認定に当たって出願時（優先日）に公知になっていなかった刊行物を参酌することとは全く異なる。そして，米国特許出願１の対応する国際特許出願である国際出願ＰＣＴ／ＵＳ９０／０１１０８号及び米国特許出願２の対応する国際特許出願である国際出願ＰＣＴ／ＵＳ９０／０１１０７号並びに本件出願の国際公開日が，いずれも同日の１９９０年（平成２年）９月２０日であるから，当業者は，本件特許出願の国際公開日には，米国特許出願１，２の対応する国際公報が既に公開されており，その明細書に記載された出願番号から対応する国際出願を特定でき，その国際公報から本件特許出願の出願人である原告の知識をすべて知り得ることとなり，本願発明を理解することに何らの困難もない。
(3)Ｃの１９９２年（平成４年）３月１７日付け供述書（甲１６）添付の実験データ（以下「甲１６実験データ」という。）
審決は，「明細書に薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をしてその用途の有用性を裏付ける必要があることは前示のとおりであるから，明細書にこれらの記載がないという記載上の不備が，出願後に提出された実験データ（注，甲１６実験データ）によって解消するとすることはできない」（審決謄本５頁下から第２段落）としたが，誤りである。
本件明細書（甲２）の記載は，本件優先日当時の技術常識に照らせば，インスリン抵抗性糖尿病に対するＤＣＩの薬理効果を当業者に科学的に納得して理解させ得るものであり，本件特許出願後に提出された甲１６実験データは，本件明細書における蓋然性の高い予測が結果的に正しかったことを確認するためのものにすぎない。東京高裁平成１０年（行ケ）第３９３号・同１３年３月１３日判決（甲１５）は，「上記公報（原告注，当該事件に係る特許出願の出願日後に公開された特開平２－２３７９９９号公報）のこれらの記載によれば，ここに記載のヒトＢＮＰ－２６及びヒトＢＮＰ－３２を合成し，その薬理作用について検討を進めたところ，ナトリウム利尿作用，すなわち，ナトリウム排出亢進活性を有することを見いだしたことが認められる。また，これらペプチドのそれぞれは，配列Ａで示されるペプチド群の中の１つのペプチドであって，上記ヒトＢＮＰ－３２が配列－３２で示されるペプチドであることも明らかである。したがって，上記公報の記載からみれば，該ペプチド群の中の一部のペプチドについて上記活性を有することが証明されていたものということはできる」と判示し，明細書において所定の活性を有することが証明されていたかどうかの判断において，出願後の実験データを参酌することを認めており，審決の上記説示は，上記裁判例の判示に反する。
(4)ＤＣＩの投与量の記載
ア　審決は，「２５～１００ミリグラムの範囲という投与量の記載を伴うＤＣＩの用途が，上記実験データによって裏付けられたとはいえないし，換言すれば，本願明細書の２５～１００ミリグラムの範囲というＤＣＩの投与量の記載は，科学的根拠によって裏付けられていたものではなく，あえていえば，発明者の推測によってなされたものであるといわざるを得ない」（審決謄本６頁第１段落）としたが，誤りである。


イ　本件明細書（甲２）のＤＣＩの投与量の記載について，２５～１００ミリグラムの範囲というＤＣＩの投与量は，科学的根拠に裏付けられた数値であり，かつ，その後の動物実験データによってこの数値が適切であることが確認された数値である。
動物についての投薬量は，用量／ｋｇ体重に基づいて解釈されるから，ヒトについて示唆される用量は，ラット又はアカゲザルの投薬量についての実験データから推定し得る。その後のラットによる実験において，ＤＣＩ投与の効果の半値が，約２ｍｇ／ｋｇにおいて達成され（甲１６の図３），この動物データにおいて決定された半値以下の用量をヒトに適用することは，当該分野において周知であり，このラットのデータからは，１２０ｍｇ以下の投与量が推定されるから，本件明細書に記載された投与量である｢２５～１００ミリグラムの範囲」（６頁第１段落）の生理学的活性は動物実験から適切な範囲であると確認される。したがって，本件明細書の上記ＤＣＩの投与量の記載は，科学的根拠に裏付けられ，かつ，その後の動物実験データによって確認された数値であるから，ＤＣＩの薬理データと同視すべき程度の記載ということができ，このことは，甲２２鑑定書の「３．６」の項（２４頁）によって支持されている。
本件明細書（甲２）には，ＤＣＩの投与量に関して，「インビボの治療有効レベルのＤ－キロ－イノシトールの供給のための食事用補添物のビタミン量での供給によって，この欠乏が克服される」（５頁第１段落），「この食事用補添物の必要量は，臨床的に現われるインスリン抵抗性糖尿病を予防するための，またそれらの発生因子を有する個体においては臨床症状の発生を阻止するための，適切な手段を提供するに必要なビタミンと同程度の濃度となる」（５頁昀終段落～６頁第１段落）との記載があり，ＤＣＩの投与量が，ビタミン量であると明確に記載され，「一般に，投与量は２５～１００ミリグラムの範囲で，いろいろな経由で行えばよい」（６頁第１段落）との記載は，「ビタミン量」の下位概念にすぎない。ＤＣＩと化学的特徴が類似するミオ－イノシトールのヒトに対する投与量の例としては，例えば，３ｇの投与量及び０．５ｇ×２回／日の投与量が報告されている（甲９の５８５頁）から，当業者がＤＣＩをビタミン量投与する場合には，これらの記載に基づいて１０００ｍｇ～３０００ｍｇ／日の投与量を用いると考えられる。さらに，ＤＣＩとその化学的特徴が比較的類似するビタミンＣは，食事からの摂取が不十分な際の補給に，成人１日５０～２０００ｍｇを１回ないし数回に分けて，経口投与するか，あるいは皮下，筋肉内又は静脈内注射することが公知である（１９９１年東京廣川書店発行「第十二改正　日本薬局方解説書」C－４１頁〔甲３５〕）。上記ミオ－イノシトール及びビタミンＣの投与量は，薬理効果を認める１２００ｍｇ／日の投与量を包含するものであり，また，原告作成の平成１０年１２月１日付け意見書（乙５）添付の実験データ（以下「乙５実験データ」という。）及びＣの宣誓供述書（甲３４，以下「甲３４供述書」という。）においても，ヒトへの１２００ｍｇ／日の投与によって，ＤＣＩの薬理効果が確認されている。したがって，本件明細書の「ビタミン量」との記載から当業者が導き出す投与量は科学的根拠を有するものであり，実際にその投与量での薬理効果が確認されているから，本件明細書の「ビタミン量」の投与量との記載は，ＤＣＩの薬理効果と同視すべき記載に当たる。
第４　被告の反論
１　審決の認定判断は正当であり，原告主張の取消事由は理由がない。２　取消事由（旧３６条３項所定の記載要件の充足性の判断の誤り）について
(1)本件優先日当時の技術常識の参酌について
ア　２型糖尿病とＤＣＩの合成不能との関係について
本件明細書（甲２）には，①ＰＤＨの活性化及び他の酵素系の阻害に関して，インスリンの活性を媒介すると思われる少なくとも二つの物質が均質にまで精製されたこと，②ＰＤＨを活性化する生物学的活性を有するインスリンメディエイタの構造分析によって，ＤＣＩがインスリンメディエイタ分子中に存在すること，③ＤＣＩが２型糖尿病患者の尿中に少なく，約２００ナノグラム以下であること，④２型糖尿病は，ＤＣＩのインビボ合成の遺伝的不能による可能性が示されたことが記載されているが，これらの記載は，インスリンメディエイタ及びＤＣＩの存在や作用について出願人の知得した事項を単に記述した記載にとどまるものである。医薬発明においては，明細書に薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をして裏付ける必要があり，同記載を当業者が科学的に納得して理解するためには，科学的にこれら記載の内容が事実であると認識でき，かつ，追試可能な程度の内容，すなわち具体的な裏付けが必要である。しかし，上記①～③の記載事実は，本件優先日には公知ではなく，ＤＣＩがインスリンメディエイタ分子中に存在することが記載されているが，ＤＣＩがインスリンメディエイタ分子中に存在することは，インスリンメディエイタを分析してみてはじめて判明する事柄であるところ，インスリンメディエイタの分析方法や分析データ等，ＤＣＩがインスリンメディエイタ分子中に存在することを裏付けるに足りる分析の具体的詳細については何ら記載されていない。また，２型糖尿病患者の尿中のＤＣＩについても，ある程度以上の人数を集めて測定しなければ，尿中のＤＣＩ濃度の違いが診断に使用できるとはいえないが，集めた患者の人数やＤＣＩの測定法等，その具体的詳細については何ら記載されていない。原告の挙げる甲４～８の記載は，インスリンメディエイタが複数あり，その化学構造も示唆されているだけで上記の点が明らかでないのであるから，これらを参酌しても，本件明細書の上記①～③の記載を科学的に納得できるものではない。さらに，上記記載④も，どのような研究によってどのようにその可能性が示されたのかが何ら開示されていないから，単なる可能性が示されている推測の記載であって，裏付けのある記載ではない。したがって，当業者は，本件明細書に記載された糖尿病とＤＣＩのインビボ合成能の相関関係を科学的に納得して理解するものではない。


イ　ＤＣＩの人体への吸収とインスリンメディエイタの合成の欠失の解消に
ついて
本件明細書（甲２）には，ＤＣＩのエステル体は吸収可能ではないが，ＤＣＩ自体は吸収可能であること，及びＤＣＩが消化管系の壁を介して直接吸収されることが記載されていることは認めるが，この記載も裏付けを伴ったものではない。ＤＣＩは，ミオ－イノシトールの光学異性体であってその構造が近似しているとしても，物質としては異なる。そして，化合物の構造の少しの差違が生理作用に顕著な差を持つことも多く，必ずしも化学構造から生理作用が予測できないことは周知である。また，医薬物質は，体内で吸収されても，それで薬理作用を奏するものでなく，薬物の作用点に到達することが必要である等，薬理作用を奏するためには，多くの要因によって左右される（乙１０の５６９頁）。したがって，ＤＣＩがミオイノシトールと似ているからといって，同じように消化管から吸収され，同じように体内で利用されると即断することはできない。
インスリンメディエイタは，本件優先日当時の技術常識から，ミオ－イノシトールを含有するものであることが推測され（甲８，平成８年１０月１日東京化学同人第２版第７刷発行「生化学辞典」１３６頁～１３７頁〔乙１〕），かつ，甲１７に，「イノシトールの九つの立体異性体のうち，ホスファチジルイノシトールに見いだされるのは現在，ｍｙｏ－イノシトールだけである。・・・ホスファチジルイノシトールの生合成経路はホスファチジン酸より生成したＣＤＰジアシルグリセロールとｍｙｏ－イノシトールより生合成されることが，H.PaulusとE.P.Kennedy(1960)により明らかにされている」と記載されているように，ミオ－イノシトールとジアシルグリセロール誘導体からホスファチジルイノシトールが生合成することが周知であることが示されているから，この記載を併せれば，インスリンメディエイタのイノシトール部分がミオ－イノシトールであるホスファチジルイノシトールであるとの推測を強くするものであって，ＤＣＩがホスファチジルイノシトールの生合成に利用されることは，当業者が当然に予測できるものではない。また，本件明細書には，ＤＣＩを投与，殊に経口投与したときに，これが人体によって吸収され，インスリンメディエイタの生合成に有効に利用され，治療や予防のレベルに到達し得ることが，本件優先日当時の公知の知見に基づいて科学的に説明されるなど，ＤＣＩの投与によりインスリンメディエイタの合成の欠失を解消できることを客観的に裏付け得る記載を伴っていない。栄養素，ビタミン，又は他の化合物の全身性欠損を患者に対して十分な量の欠損する化合物を提供して全身性不全を克服することが一般的であることは認めるが，ＤＣＩについては，本件優先日当時，ヒトに対して欠損症を生ずる化合物であること，すなわち上記栄養素やビタミンと同等の作用機序が解明されてはいないから，当業者は，ＤＣＩがインスリンメディエイタの合成の欠失を解消できることを科学的に納得して理解できるものではない。また，糖尿病の臨床症状とは，血糖値の上昇が典型的なものであり，ＤＣＩにより血糖値の上昇が抑えられることを意味すると解されるが，血糖値の調節機構はまだ十分解明されておらず，本件明細書に記載のインスリンメデイエイタも仮説の域を出るものではない。したがって，ＤＣＩがＰＤＨを活性化するインスリンメデイエイタの構成成分であることを明細書の記載から理解し得たとしても，ＰＤＨの活性化が血糖値のコントロールにどの程度寄与しているかは依然として不明であって，直ちに，これを食餌中に補添すれば生体の血糖値の低下をもたらすと確信できるものではなく，本件明細書には，文言として，ＤＣＩについて２型糖尿病との関連が記載されているが，原告の主張する技術常識を参酌しても，当業者が，ＤＣＩの医薬用途について科学的に納得して理解できる程度のものとしては記載されていない。
ウ　甲２２鑑定書について
甲２２鑑定書は，セカンドメッセンジャー説に基づいたものといえるが，鑑定書作成時である平成１３年１１月７日において，本件優先日（平成元年３月８日）当時にそうであったであろうと考えた結果が示されているものであり，必ずしも本件優先日当時の技術常識に基づく意見ではなく，このことは，同鑑定書中
に引用されている刊行物であるJ.Basic
Clin.Physiol.Pharmacol.1998;9(2-4):127-37（甲３７），TheJapaneseJournalofPharmacology,Vol.64,No.Suppl.1,1994,p.289（甲３６）及びProc.Natl.Acad.Sci.USAVol.91,p1942-1945(1994)（甲３８）が，いずれも本件優先日以後のものであること，及び本件優先日当時の技術常識からも明らかである。
エ　甲２３鑑定書について
甲２３鑑定書の骨子は，甲２２鑑定書とほとんど同旨であるから，上記同様，信頼性がないものである。
(2)米国特許出願の記載の参酌について
明細書を理解する上での技術常識とは，当該特許出願の出願日又は優先権主張日当時，当業者が容易に実施できる程度，すなわち，当業者が当該発明を明細書の記載に基づいて特殊な知識を付加しなくても再現できる程度の一般的に知られている技術又は経験則から明らかなものをいう。明細書は，技術文献としての役割を持つものであるから，発明者が理解できれば足りるものではなく，当業者が明細書を読んで，そこに記載されている発明を理解できることが必要である。当業者であれば出願日ないし優先権主張日当時の技術常識を理解しているから，技術常識を参酌するのは当然であるが，技術常識とはいえない出願日後ないし優先権主張日後に公知となった技術内容を参酌しなければ理解できないものは，当業者が容易に実施できる程度に記載されているとはいえない。したがって，本件明細書に記載されている米国特許出願番号から，本件出願後に発行された対応する特許出願に係る公報を入手して，そこに記載の事項を参酌する必要はない。公開された公開公報等の刊行物から当該出願番号を知ることは可能であるにしても，本件明細書（甲２）には，米国特許出願番号のみが記載され，国際出願番号は記載されておらず，国際公開公報の番号も記載されていないのであるから，これらの番号を第三者は知り得ず，入手できない。
(3)甲１６実験データについて


医薬発明等，化合物の薬理作用を利用する発明につき特許を受けることができる発明としては，化学構造だけからその薬理作用を予測することが困難であることから，単に推測しただけでは足りず，その薬理作用を現実に確認することが必要である。したがって，医薬発明等は薬理試験等で現実にその薬理作用を確認して初めて科学的に理解できるものといえる。そして，本件明細書（甲２）には，医薬発明に相当する本願発明について当業者が科学的に理解できる根拠となるべき薬理データが全くないのであるから，出願後の甲１６実験データを参酌することは，明細書に参酌の基礎となるべき記載がないものについて参酌することになり，許されない。したがって，薬理データ又はそれと同視すべき記載が全くない医薬発明について，出願後の薬理データを参酌することは許されない。原告が引用する東京高裁平成１０年（行ケ）第３９３号・同１３年３月１３日判決（甲１５）が，出願後の実験データを参酌しているのは，発明の一部を他の出願（出願後のデータ）の記載事項を援用して活性を認めたとしても，全体としては発明は未完成であるとして，発明の一部について参酌しているものであって，発明全体を裏付けるものについてまで出願後の実験データを参酌しているものではない。
(4)ＤＣＩの投与量の記載について
本件明細書（甲２）には，投与量として２５～１００ミリグラムと記載されているにとどまり，この投与量が，体重当りであるか，成人当りであるか，又は１回当たりであるかは，全く不明である。乙５実験データには，ヒトに対してＤＣＩを３００～１２００ｍｇ又は１２００ｍｇ／日を７日から１４日間投与した結果を示しているが，これは明細書の記載の投与量とは異なるものであり，また，甲１６実験データでは，ラット及びアカゲザルで実験を行っているが，よりヒトに近い種であるアカゲザルの経口投与に相当する胃内投与では，１０００ｍｇ／ｋｇ体重で効果を確認しており，成人の体重を６０ｋｇとしてもこれは６００００ｍｇとなり，明細書の記載の投与量とは全く異なる。そして，原告は，動物データにおいて決定された半値以下の用量をヒトに適用することが周知であると主張しているが，このことが周知であるとは認められない。したがって，本件明細書の投与量に一定の意味があると解した場合であっても，その量を採用すべき科学的根拠は示されておらず，乙５実験データ及び甲１６実験データは，むしろその量が推測による値であることを強く示唆するものであるから，この投与量が薬理データと同視すべき記載に当たるとは到底いえない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由（旧３６条３項所定の記載要件の充足性の判断の誤り）について(1)医薬発明に係る特許出願の明細書と旧３６条３項所定の記載要件審決は，「医薬についての用途発明においては，一般に，有効成分の物質名，化学構造だけからその有用性を予測することは困難であり，明細書に有効量，投与方法，製剤化のための事項がある程度記載されている場合であっても，それだけでは当業者が当該医薬が実際にその用途において有用性があるか否かを知ることができないから，明細書に薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をしてその用途の有用性を裏付ける必要があり，それがなされていない発明の詳細な説明の記載は，特許法第３６条第３項（注，旧３６条３項）に規定する要件を満たさない」（審決謄本２頁下から第２段落）と説示した上，本件明細書（甲２）の記載についてその充足性を検討しているところ，この判断枠組みは，首肯し得るところであり，原告も一般論としてはこれを認めている。そして，明細書における薬理データと同視すべき程度の記載とは，当業者が医薬用途があるとする化学物質がどのような薬効を有しているかを理解し，どのように使用すれば目的とする薬効が得られるかを理解することのできるような記載であり，当業者がこのように明細書の記載を理解するために利用することのできるものは，出願時（優先権主張日当時）の当業者が有する技術常識である。
(2)本件優先日当時の技術常識の参酌について
ア　２型糖尿病とＤＣＩの合成不能との関係について
原告は，本件優先日当時の技術常識を参酌すれば，当業者は，本件明細書の記載から，ＤＣＩの合成不能により２型糖尿病が発症することを科学的に納得して理解し得たと主張する。
本件明細書（甲２）には，①ＰＤＨの活性化及び他の酵素系の阻害に関して，インスリンの活性を媒介すると思われる少なくとも二つの物質が均質にまで精製されたこと（１頁昀終段落），②ＰＤＨを活性化する生物学的活性を有するインスリンメディエイタの構造分析によって，ＤＣＩがインスリンメディエイタ分子中に存在すること（１頁昀終段落～２頁第１段落），③ＤＣＩが２型糖尿病患者の尿中に少なく，約２００ナノグラム／ｍｌ以下であること（２頁第１段落），④２型糖尿病は，ＤＣＩのインビボ合成の遺伝的不能による可能性が示されたこと（同頁昀終段落），⑤通常の食事用食品には，十分な量の吸収可能なＤＣＩは含まれていないため，その合成不能を補うことはできず，この合成不能が，ＰＤＨの活性化の要因となるインスリンメディエイタの形成を妨げていること（同段落～４頁第２段落）が記載されているが，上記記載①，②について，インスリンとグルコースの代謝を関係付けるＰＤＨを活性化するインスリンメディエイタの構造分析について，その生成方法，分離方法や分析結果の詳細等の開示はなく，上記記載③について，２型糖尿病患者の尿中のＤＣＩ量についても，糖尿病でない正常な人のＤＣＩ量を明らかにしていないし，どのような条件で行った測定であるのか，その測定の詳細も明らかではなく，上記記載④についても，その推論の単なる提示がされているにすぎず，どのような研究によったのか明らかではなく，その推論を裏付ける実験結果も開示されていない。


この点について，原告は，本件明細書に開示された上記事項に，(a)吸収可能なＤＣＩ自体は通常の食事用食品には含まれていないこと，(b)インスリンが，メディエイタを介してＰＤＨを活性化し，そのことによってグルコース代謝を制御すること，(c)インスリン刺激はインスリンメディエイタと考えられるイノシトールを含有する物質の生成を導くこと，(d)２型糖尿病とインスリンメディエイタ生成の減少との間に関連性があること，という公知技術を考え併せれば，｢インスリン抵抗性糖尿病がＤＣＩのインビボ合成不能による｣という本件明細書の記載を，当業者は科学的に納得して理解し，必要であれば，本件優先日当時の技術常識に基づいて上記記載内容を容易に確認し得，｢ＤＣＩの合成不能｣は，インスリンの標的細胞である肝細胞又は筋細胞におけるＤＣＩの存在，不存在又は存在量を決定することにより容易に確認し得，この結果を２型糖尿病患者と健常人，１型糖尿病患者との間で比較検討することによって，２型糖尿病がＤＣＩの合成不能によることを容易に確認し得たということができると主張し，上記公知技術の証拠として，米国特許出願１，２，甲４～８を挙げる。
しかしながら，米国特許出願１，２は，本件優先日に出願されたものであって，本件優先日当時に公知となっていたものではないから，その内容を技術常識として参酌することはできない。


また，甲４には，「感受性細胞の表面上のインスリンレセプターとのインスリンの相互作用によって，合成および／または放出が増強される低分子量物質のファミリーが注目されている」（原告提出の訳文１頁昀終段落）との記載があり，インスリンメディエイタはファミリーを形成する複数種の化学物質から成るものであることの開示はあるが，同記載は，インスリンメディエイタファミリーに属するものの中にＰＤＨを活性化し得る低分子量の物質があることを推測しているにすぎない。また，甲４の「絶食，薬理学的濃度のグルココルチコイドでの処理，および特定の形態の糖尿病の全て，インスリン抵抗性を惹起する。これらの全ては，インスリンメディエイタの生成の減少と関連している」（同２頁）との記載は，インスリンメディエイタファミリーに属するインスリンメディエイタについて記載されているのであって，ＰＤＨを活性化し得る物質についてのみ述べているものではない。そして，甲４には，「本節は，前の議論でしばしば示唆した，インスリンが，その作用の多くを仲介する関連化合物のファミリを生成することの証拠について要約する。インスリンが刺激及び阻害メディエイタの両者の生成を誘発するという間接的な証拠は，２種類の実験によって与えられた。昀初に，メディエイタ生成に関するインスリンまたはインスリン模倣剤の用量－反応曲線は，細胞膜を用いてメディエイタを生成した場合は，二相性であった。第２に，ＰＤＨ，アセチルＣｏＡカルボキシラーゼ及びグルコース－６－ホスファターゼの分析において，膜上澄画分の希釈曲線も二相性であった。Larner他も，ｃＡＭＰ依存性プロテインキナーゼにおいて骨格筋によるインスリン依存性メディエイタによって二相性の用量－反応曲線が生成されたことを示した。メディエイタの用量－反応実験は，低濃度では阻害活性よりも，刺激メディエイタが活性化されているか，より低い濃度で刺激メディエイタがさらに生成／放出されるが，高濃度ではさらに多くの阻害メディエイタが生成されることを示唆した。複数のメディエイタのインスリン促進生成は，生物的及び生物理学的手段の両者によってさらに直接的に証明されている。Cheng他は，阻害メディエイタ活性から刺激メディエイタ活性を分離することを昀初に報告した。彼らは，部分的に生成したメディエイタ調製物を高電圧ペーパー電気泳動によって２つの領域に分画した。１つの領域の活性はｃＡＭＰ依存性プロテインキナーゼを阻害し，グリコーゲン合成酵素ホスファターゼを刺激したが，もう一方の領域の活性は反対の効果を備えていた。Larnerの研究室は昀近，ｃＡＭＰ依存性プロテインキナーゼ阻害メディエイタ及びＰＤＨ刺激メディエイタの両者の調製について報告した。さらに彼らは，アデニル酸シクラーゼ阻害及びグリコーゲン合成酵素リンタンパク質ホスファターゼ刺激メディエイタ活性を，ＰＤＨ及びプロテインキナーゼメディエイタからSephadexＧ－２５カラムを用いたゲル濾過によって分離できることを報告した」（被告提出の訳文１頁），「肝臓癌細胞は，少なくとも４種類の生理的に識別可能なインスリンメディエイタ活性：低ＫｍｃＡＭＰホスホジエステラーゼ刺激，アデニル酸シクラーゼ阻害，及びＰＤＨ刺激ならびに阻害メディエイタを生成する」（同２頁第１段落），「AmatrudaならびにChang及びTrowbridge他は，対照肝臓よりも，断食したラットによる肝臓の微粒子画分から少ないＰＤＨ刺激メディエイタ活性が放出されることを示した。再給餌によって，メディエイタ放出は対照レベルに回復した。Macaulay他は，７２時間絶食させたインスリン処理ラットの心筋によるＰＤＨ及びアデニル酸シクラーゼ調節活性の回復が，対照（２４時間絶食）ラットによる収量と比較して低下したことも示した。膜によるＰＤＨ刺激及び阻害活性の両方の放出は，ドナー動物をデキサメタゾンによって前処理することによって弱められる。この結果は，このホルモンが生体内でのインスリン耐性を誘発する能力と一致している。しかし，このことは，デキサメタゾンの培養肝臓癌細胞に対する効果と鋭い対照をなしている。その系では，ホルモンへの曝露によって，細胞は，ＰＤＨ刺激メディエイタを生成する能力を低下させずに，インスリンに反応してＰＤＨ阻害メディエイタを発生することができる。このような矛盾した結果の理由は，メディエイタ生成／作用の機構が解明されるまで説明されないだろう。AmatrudaおよびChangは，ラットのストレプトゾシン誘発糖尿病が，肝臓膜から放出されたＰＤＨ刺激メディエイタ活性の量を減少させることを示した。糖尿病ラットを治療濃度のインスリンによって処理すると，メディエイタ生成が対照レベルまで回復した。インスリンメディエイタの生成または作用が，インスリンに対する供給源の反応性に一致する方向で，メディエイタ供給源の生理的または病理学的状態に影響されるという観察結果は，これらの物質がインスリン効果の仲介及び代謝の調節において重要な役割を果たすことを強力に証明している」（同２頁第２段落～３頁第１段落）と記載され，インスリンメディエイタには，インスリン刺激メディエイタ，インスリン阻害メディエイタ，あるいは，肝臓癌細胞では４種類のインスリンメディエイタが存在し，これらのメディエイタはｃＡＭＰ依存性プロテインキナーゼ阻害活性，グリコーゲン合成酵素ホスファターゼ刺激活性，ＰＤＨ刺激活性，アデニル酸シクラーゼ調節活性等を有するとされていることから，インスリンメディエイタの持つ活性が，ＰＤＨ活性についてのみに限定されているのでないことは明らかである。


甲５には，インスリン処理筋肉から単離された因子が，インスリンメディエイタに相当し，ピルビン酸デヒドロゲナーゼ活性を持つことが記載されているが，インスリンメディエイタが物質として何であるかの同定はされていない。甲６には，インスリンと細胞膜レセプターとの相互作用によりセカンドメッセンジャーの生成の可能性を示唆しているにすぎない。甲７には，インスリンとレセプターの関係が記載されているが，原告主張に係る「インスリンがメディエイタを介してピルビン酸デヒドロゲナーゼを活性化し，そのことによってグルコース代謝を制御する」ことは記載されていない。甲８には，「細胞膜レセプターへのインスリン結合は，特定の標的酵素に対して，このホルモン作用を急速に模倣する物質の生成を生じる。・・・インスリンによる膜からのこの物質の生成は，Staphylococcusaureusより精製されたホスファチジルイノシトール－特異的ホスホリパーゼＣの添加によって再現され得る。・・・これらの物質は，グリコサミンおよびイノシトールを含有する関連する複合糖質リン酸基質のようである」（訳文）と記載され，ホルモン作用を模倣する物質はインスリンメディエイタに相当し，イノシトールを含有する複合糖質リン酸基質のようであると示唆するが，この物質がＰＤＨの活性化作用を有するメディエイタであること及びイノシトールを含有する物質であると確認されたこと，それがＤＣＩであることは記載されていない。加えて，イノシトールには９個の異性体が存在するから，どのイノシトールであるかが特定できない上，本件優先日当時，イノシトールはミオ－イノシトールを意味していた（乙１）から，この物質がＰＤＨ活性化作用を有するイノシトールを含有する物質であったとしても，甲８に接した当業者は，この物質はミオ－イノシトールを含有するものと理解するというべきである。
したがって，甲４～８の記載は，インスリンメディエイタが複数存在することを示していても，その化学構造が示唆されているだけでＰＤＨの活性化作用を有することは明らかでないのであるから，これらを参酌しても，本件明細書の上記記載①～③から，ＰＤＨの活性化作用と２型糖尿病の因果関係が本件優先日当時明らかであったとはいえず，ＤＣＩの２型糖尿病に対する治療や予防の効果が当然に得られるものとして科学的に当業者が理解するということはできない。イ　ＤＣＩの人体への吸収とインスリンメディエイタの合成の欠失の解消に
ついて
原告は，本件優先日当時の技術常識に照らせば，当業者は，ＤＣＩが人体に吸収され，そしてインスリンメディエイタの合成の欠失を解消できることを，科学的に納得して理解し得たということができると主張する。確かに，本件明細書（甲２）には，原告が主張するように，①ＤＣＩのエステル体は生体によって吸収可能ではないが，ＤＣＩ自体は吸収可能であること（４頁第２段落），②ＤＣＩが消化管系の壁を介して直接吸収されること（３頁第３段落）が記載されているが，上記各記載を裏付ける薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載はない。この点について，原告は，甲９～１２に記載された公知の知見に基づけば，当業者は，ミオ－イノシトールの光学異性体であるＤＣＩも，ミオ－イノシトールと同様に小腸で吸収され，細胞に取り込まれて，生理的作用をもたらすと容易に予測し得，さらに，甲１７に記載された公知の知見から，当業者は，インスリンメディエイタのＰＩ部分が，ＤＣＩとジアシルグリセロール誘導体から合成されると当然に予測し得，また，このように栄養素，ビタミン又は他の化合物（本願発明においてはＤＣＩ）の全身性欠損を，患者に対して十分な量の欠損する化合物を提供して全身性不全を克服することは一般的であるから，本件優先日当時の技術常識に照らせば，当業者は，ＤＣＩが人体に吸収され，そしてインスリンメディエイタの合成の欠失を解消できることを，科学的に納得して理解し得たということができると主張する。
しかしながら，甲９には，イノシトールが小腸より吸収されることの記載とともに，「ヒト糖尿病において観察されるイノシトール尿は，イノシトールの尿細管再吸収に対するグルコースの阻害的効果により生じ得る」（訳文下から第２段落）ことも明らかにし，また，甲１０においても，糖尿病患者においてミオ－イノシトールの排出量が増加することが記載され（原告の自認するところである。），これらの知見によれば，糖尿病患者の尿中には，糖尿病でないヒトより多くのミオ－イノシトールが存在するのであるから，ミオ－イノシトールとＤＣＩが極めて近い化合物であるとはいえ，ＤＣＩは糖尿病患者の尿中には存在しないか糖尿病でないヒトに比べ極めて少ないレベルで存在するという知見は，ＤＣＩが生体内においてミオ－イノシトールとは異なる挙動を示す化合物であることを認識させるというべきである。原告は，甲２２鑑定書，甲２７を挙げ，甲９，１０中の，糖尿病患者においてミオ－イノシトールの排泄量が増加するとの記載は，ＤＣＩがミオ－イノシトールと異なる挙動を示すことをうかがわせるものではないと主張する。しかしながら，甲２２鑑定書が採用できないことは，後記のとおりであり，甲２７の１１頁には，正常者の血中にはミオ－イノシトールしか検出されなかったが，慢性腎不全患者血中にはキロ－イノシトールなどが検出されたこと，及び慢性腎不全患者では尿中のキロ－イノシトールが正常者より増加すると記載されているのであって，甲２２鑑定書及び甲２７は，原告の上記主張の根拠とはなり得ない。また，甲１１，１２は，その体裁及び内容から，いずれも研究者がその研究内容を報告する報文ないし速報であると認められ，そこに記載された内容が，本件優先日当時の当業者の技術常識であるということはできないから，それらの記載内容を参酌して本件明細書の記載を理解すべきであるとする原告の主張は，その前提において誤りである。


甲１７には，「イノシトールの九つの立体異性体のうち，ホスファチジルイノシトールに見いだされるのは現在，ｍｙｏ-イノシトールだけである。・・・ホスファチジルイノシトールの生合成経路はホスファチジン酸より生成したＣＤＰジアシルグリセロールとｍｙｏ-イノシトールより生合成されることが，H.PaulusとE.P.Kennedy(1960)により明らかにされている」（右欄第１段落）と記載され，ミオ－イノシトールとジアシルグリセロール誘導体からホスファチジルイノシトールが生合成することが周知であることが示されているのであるから，この記載を併せれば，インスリンメディエイタのイノシトール部分がミオ－イノシトールであるホスファチジルイノシトールであるとの推測をさせるものであって，原告主張のように，当業者が，ＤＣＩがホスファチジルイノシトールの生合成に利用されると当然に予測できるものということはできない。
他方，昭和５９年発行「月刊薬事」２６巻１号７１頁～７６頁（乙９），昭和４７年２月１日南山堂第１４版発行高木敬次郎外著「薬物学」３３５頁～３３７頁（乙１０）には，アミノ酸の一種であるメチオニンはＤ－体でも生体内でＬ－体に変化して有効であるが，同じアミノ酸であるリジンはＬ－型のみが有効でＤ－型は腸管よりの吸収が悪く，またＤ→Ｌの変換も起こり得ないものであることが記載され，上記「薬理学」５６８頁～５７１頁には，医薬物質は体内で吸収されても，それで薬理作用を奏するものでなく，薬物の作用点に到達することが必要である等，薬理作用を奏するためには多くの要因によって左右されるのであることが記載され，これらの記載によれば，化合物の構造の少しの差違が生理作用に顕著な差を持つことも多く，必ずしも化学構造から生理作用が予測できないことは当業者に周知であったと認められるから，ＤＣＩは，ミオ－イノシトールの光学異性体であってその構造が近似しているからといって，物質としては異なるから，当業者は，ＤＣＩがミオイノシトールと似ているとしても，同じように消化管から吸収され，同じように体内で利用されるものと理解するということはできない。
ウ　甲２２鑑定書について
甲２２鑑定書は，「２．結論：特許出願平成２年第５０４８０５号の明細書の記載及び１９８９年３月８日当時の技術常識に基づけば，当業者は，食事用補添物に含有されたＤＣＩが体内に吸収され，インスリン抵抗性糖尿病を処置または予防できることを，科学的に納得して理解できました。３．理由：・・・本願優先日当時の技術常識を理解した当業者が本願明細書を読んだ場合，『インスリン抵抗性糖尿病患者の尿中のＤＣＩの量が少ないという記載，およびピルビン酸デヒドロゲナーゼを活性化するインスリンメディエイタがＤＣＩを含有するという記載から，ＤＣＩを投与すれば，インスリン抵抗性糖尿病が治癒できること，』を理解し，その結果，ＤＣＩの薬理効果を科学的に納得して理解します。・・・ＤＣＩの投与によるインスリン抵抗性糖尿病の治療は，具体的には，①経口投与されたＤＣＩが小腸において吸収される　②吸収されたＤＣＩが血液中に輸送される　③吸収されたＤＣＩがインスリンメディエイタを生成する細胞に到達する　④ＤＣＩはインスリンメディエイタの合成に必須であり，かつ吸収されたＤＣＩがインスリンメディエイタの生成に利用される　⑤ＤＣＩの投与によってインスリンメディエイタの不足が解消し，その結果，インスリン抵抗性糖尿病が治癒する　というステップを経るものであると考えられます」（２頁～３頁）と記載し，続いて本件明細書の記載と技術常識を参酌した当業者によって科学的に納得して理解される理由を具体的に述べるものである。
ところで，インスリンによる糖代謝の作用機序に関しては，セカンドメッセンジャー説が提唱されていたところ，同説は，①ＰＩ－ＰＬＣ（フォスファチジルイノシトール－ホスホリパーゼＣ）がグリコホスファチジルイノシトールのアンカー型分子を切断し，②その切断によって，イノシトールグリカン（ＩＧ）及び１，２－ジアシルグリセロール（ＤＡＧ）を生成し，③これらイノシトールグリカン及び１，２－ジアシルグリセロールがセカンドメッセンジャーとして作用し，④これらセカンドメッセンジャーのうちでイノシトールグリカンが，ＰＤＨホスファターゼを介してＰＤＨを活性化する，というものである。甲２２鑑定書の上記記載は，このセカンドメッセンジャー説に基づいたものといえるが，甲２２鑑定書に引用された刊行物である甲３６～３８は，いずれも本件優先日以後のものである上，同じく本件優先日より後に頒布された刊行物である平成２年発行「日本臨床」４８巻・１９９０年増刊号８４頁～８９頁（乙１２），平成３年３月３０日発行「医学のあゆみ」１５６巻１３号８８８頁～８９１頁（乙１３）によれば，平成２年～３年当時においても，セカンドメッセンジャー説は，いまだ一つの仮説の域を出るものではなく，本件優先日当時の当業者の技術常識であったと認めることはできない。甲５４，７１も上記判断を左右するものではない。
エ　甲２３鑑定書について
甲２３鑑定書は，そこで参酌された技術が，本件優先日当時に公知のものであるか否かの区別をしないまま記載されている上，本件明細書（甲２）の具体的記載と結論に至るそれぞれの理由との関係も明確にされていないものであり，採用することができない。
(3)米国特許出願の記載の参酌について
原告は，米国特許出願１，２は，本件特許出願の優先権の基礎となる本件米国特許出願と同日の特許出願であり，かつ，本件特許出願の出願人である原告による特許出願であって，本件優先日当時，原告は，本件特許出願及び米国特許出願１，２の内容を完全に理解していたから，本件明細書とともに，これら米国特許出願１，２に対応する国際公開公報又は日本国公開公報を参酌したとしても，第三者に不利益を生じさせるものではないから，これを参酌すべきであると主張する。しかしながら，明細書の記載要件の判断は，上記のとおり，特許出願時（本件においては優先日当時）の技術常識を参酌して行われるものであり，その技術常識は，当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）の技術的知識をいい，本件特許出願の出願人の有していた知識をいうものと解することはできないから，原告の上記主張は，失当というほかない。


(4)甲１６実験データについて
原告は，本件特許出願後に提出された甲１６実験データは，本件明細書（甲２）における蓋然性の高い予測が結果的に正しかったことを確認するためのものにすぎないから，それを採用しなかった審決は誤りであり，東京高裁平成１０年（行ケ）第３９３号・同１３年３月１３日判決（甲１５）の判示に反すると主張する。
しかしながら，原告の主張する本件明細書における予測とは，本件明細書のＤＣＩの薬理データに代わる記載に基づくものと認められるところ，たとえその予測が正しかったことが当業者に理解できるとしても，本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識から，生体内のインスリンの作用機序におけるＤＣＩの薬理効果の予測を理解できないことは上記のとおりであるから，原告の主張は，失当である。原告が引用する上記東京高裁判決は，出願後の実験データを参酌しても，結局，当該発明が完成されたものと認めることはできないと判断しているものであるから，原告の主張に沿うものということはできない。
(5)ＤＣＩの投与量の記載について
原告は，本件明細書（甲２）のＤＣＩの投与量の記載について，２５～１００ミリグラムの範囲というＤＣＩの投与量は，科学的根拠に裏付けられた数値であり，かつ，その後の動物実験データによってこの数値が適切であることが確認された数値であると主張する。
本件明細書（甲２）に，ＤＣＩの投与量の具体的な数値として記載があるのは，「一般に，投与量は２５～１００ミリグラムの範囲で，いろいろな経由で行えばよい」（６頁第１段落）との箇所のみであり，この「２５～１００ミリグラム」が，成人１日当たりの投与量か，体重１ｋｇ，１回当たりの投与量か，また，その際，１日何回の投与か等については表示がないが，その表示が投与量の記載において必須のものであることは当業者に明らかであり，かつ，本件明細書には，動物あるいはヒトに具体的に投与を行った実験結果も示されていないから，当業者が，上記「２５～１００ミリグラム」を，上記いずれの表示であるのかを推測する手掛かりは全くない。
原告は，本件明細書には，ＤＣＩの投与量に関して，「インビボの治療有効レベルのＤ－キロ－イノシトールの供給のための食事用補添物のビタミン量での供給によって，この欠乏が克服される」（５頁第１段落），「この食事用補添物の必要量は，臨床的に現われるインスリン抵抗性糖尿病を予防するための，またそれらの発生因子を有する個体においては臨床症状の発生を阻止するための，適切な手段を提供するに必要なビタミンと同程度の濃度となる」（５頁昀終段落～６頁第１段落）との記載があり，ＤＣＩの投与量が，ビタミン量であると明確に記載され，「一般に，投与量は２５～１００ミリグラムの範囲で，いろいろな経由で行えばよい」（６頁第１段落）との記載に基づいて１０００ｍｇ～３０００ｍｇ／日の投与量を用いると考えられ，さらに，ＤＣＩとその化学的特徴が比較的類似するビタミンＣは，食事からの摂取が不十分な際の補給に，成人１日５０～２０００ｍｇを一ないし数回に分けて，経口投与するか，あるいは皮下，筋肉内又は静脈内注射することが公知である（甲３５）こと等を理由に，本件明細書の「ビタミン量」の投与量との記載は，ＤＣＩの薬理効果と同視すべき記載に当たるとも主張する。しかしながら，本件明細書には，「上記の目的および以下の詳細な記載によって明かとされる他の目的は，治療有効量のＤ－キロ－イノシトールを含む食事用補添物を供給することによって達成される。この炭水化物は，・・・適当な治療量でビタミンとして投与される場合は，この炭水化物は消化管系の壁を介して直接に吸収され，インスリンメディエイタの合成に用いられる」（３頁第３段落），「インビボの治療有効レベルのＤ－キロ－イノシトールの供給のための食事用補添物のビタミン量での供給によって，この欠乏が克服される」（５頁第１段落），「この食事用補添物の必要量は，臨床的に現われるインスリン抵抗性糖尿病を予防するための，またそれらの発生因子を有する個体においては臨床症状の発生を阻止するための，適切な手段を提供するに必要なビタミンと同程度の濃度となる。一般に，投与量は２５～１００ミリグラムの範囲で，いろいろな経由で行えばよい」（５頁昀終段落～６頁第１段落）と記載され，上記のビタミン量について具体的数値はないが，上記のとおり，「ビタミンと同程度の濃度となる」との記載に続けて「一般に，投与量は２５～１００ミリグラムの範囲で」と記載されていることから，少なくとも，本件明細書におけるＤＣＩの投与量は，２５～１００ｍｇ程度と理解されるものである。原告が主張するように，ビタミン量が多種の水溶性ビタミンの量であるとすることは，上記の「ビタミンと同程度の濃度となる」との記載と「一般に，投与量は２５～１００ミリグラムの範囲で」との記載が全く関連がないとするものにほかならず，文脈上極めて不自然であり，原告の上記主張も採用することができない。
(6)以上に検討したところによれば，本件明細書（甲２）には，医薬発明に相当する本願発明について当業者が科学的に理解できる根拠となるべき薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載があるとは認められないから，当業者が容易にその実施をすることができる程度に，本願発明の目的，構成及び効果が記載されているとはいえないとした審決の認定判断を誤りということはできず，原告の取消事由の主張は理由がない。
２　以上のとおり，原告主張の取消事由は理由がなく，他に審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。
よって，原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第１３民事部
裁判長裁判官    　篠　　原　　勝　　美
裁判官    　岡　　本　　　　　岳
裁判官    　早　　田　　尚　　貴


平成１７年(行ケ)第１０２４３号　審決取消請求事件
平成１７年６月２２日口頭弁論終結
判決
原告        　　　　　　　チッソ株式会社
原告        　　　　　　　チッソ石油化学株式会社
原告ら訴訟代理人弁護士　長沢幸男
同              北原潤一
被告　　　　　　        　特許庁長官　小川洋
指定代理人　　　　　　　　宮下正之
同　　　　　　立川功
同　　　　　　伊藤三男
主文
原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求める裁判
１　原告ら
(1)　特許庁が不服２００４－２００７７号事件について平成１６年１１月１１日にした審決を取り消す。
(2)　訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告らは，発明の名称を「ジアミン化合物およびこれを用いた高分子材料，該高分子材料を用いた液晶配向膜，および該配向膜を具備した液晶表示素子」とする発明について，特許出願（平成１２年１１月２９日出願，２０００年特許願第３６２４５９号。以下「本件出願」という。）したが，平成１６年８月２６日付けで拒絶査定を受けた。これに対し，原告チッソ株式会社（以下「原告チッソ」という。）のみを審判請求人と記載した同年９月２９日付け審判請求書が特許庁に提出された（以下，この審判の請求を「本件審判請求」という。）。特許庁は，これを不服２００４－２００７７号事件として審理し，その結果，平成１６年１１月１１日，｢本件審判の請求を却下する。｣との審決をし，同月３０日，その謄本を原告チッソに送達した。
２　原告らの関係
原告らは，同一の企業グループに属する関連会社であり，原告チッソ石油化学株式会社（以下「原告チッソ石油化学」という）は原告チッソの完全子会社であって，原告らは代表取締役を共通としている。なお，本件出願及びこれに続く一連の手続は，原告らの合意により，原告チッソにおいて，工業所有権に関する手続等の特例に関する法律に基づき，同原告のコンピュータ端末と特許庁のコンピュータ端末を接続して特許法所定の書類の電子ファイルの送受信を行う方法により行われた。
３　審決の理由
「本件は，特許を受ける権利がチッソ株式会社及びチッソ石油化学株式会社の共有に係る特許出願の拒絶査定に対する審判請求であるから，この請求は，特許法第１３２条第３項の規定により，上記共有者の全員が共同して請求しなければならないところ，本件は，その一部の者であるチッソ株式会社によってなされたものであるから不適法な請求であって，その補正をすることができないものである。したがって，本件審判の請求は，特許法第１３５条の規定により却下すべきものである。」
第３　原告ら主張の取消事由の要点
審決は，以下のとおり，特許法１３２条３項の「共同して請求」及び１３１条の２第１項の「要旨の変更」の解釈適用を誤った結果，同法１３３条１項及び１３５条に違反したものであるほか，行政法上の公平原則，憲法１４条の平等原則にも違反するものであるから，取り消されるべきである。１　特許を受ける権利を共有するＡ，Ｂによる共同出願の拒絶査定に対する不服審判請求において，審判請求書の請求人欄にＡの名称等のみが記載され，Ｂの名称等の記載が欠落している場合の特許庁の実務慣行は，その審判請求が代理人による場合（以下「代理人手続ケース」ともいう。）と本人による場合（以下「本人手続ケース」ともいう。）とで異なる取扱いをしている。
すなわち，特許庁は，代理人手続ケースでは，自発的補正のみならず，補正命令又は事実上の補正指示により，審判請求書にＢの名称等の記載を補充する補正の機会を与えているのに対し，本人手続ケースでは，本件審判請求の場合のように，Ｂの名称等の記載を補充する機会を一切与えず，直ちに審判請求を却下する取扱いをしている。
上記のような取扱いは，代理人手続ケースでは，審判請求書にＢの名称等の記載を補充することが特許法１３１条の２第１項にいう「要旨を変更するもの」（以下「要旨の変更」という。）に該当しないことを前提としているのに対し，本人手続ケースでは，「要旨の変更」に該当し，適法な補正の対象とならないことを前提とするものである。しかし，「要旨の変更」基準の適用に関し，本人手続ケースを代理人手続ケースよりも不利益に扱い，審判請求書の補正の機会を一切与えないことには，以下のとおり，何ら合理的な理由がないというべきである。(1)　本人手続ケースは，特許法に精通した弁理士が代理人として手続を行う代理人手続ケースと比較して，より手続保障の必要性が高い。しかも，拒絶査定に対する不服申立権を喪失することにより，特許出願人は，特許を受ける権利をも確定的に喪失するのであるから，弁理士に依頼したときは救済され，本人自ら審判請求したときは救済されないというのは，不合理である。
(2)　代理人手続ケースの場合も本人手続ケースの場合も，審判請求書において共同出願人の一部の者の名称等の記載が欠落しているという瑕疵は共通であるから，かかる共同出願人の名称等を補充することが「要旨の変更」に該当するか否かという点に関して，両者を区別することはできない。
(3)　特許を受ける権利の手続保障に制限を加える特許法１３２条３項所定の「共有者の全員が共同して請求」の要件の解釈適用に当たっては，予め特許出願人の特許を受ける権利が手続的に保障されることが必須の要件であり，特許庁は，権利の行使を不必要に制限することのないよう，共有者に補正の機会を与え，他の共有者の協力が得られないことを確認するなど，この規定を制限的に運用する義務があるというべきである。
２　審決は，本件審判請求が原告チッソによってされたもので，特許法１３２条３項の「共同して請求」に該当しないと認定した。


しかし，本件審判請求の請求書の【出願番号】欄には「特願２０００－３６２４５９」と，【審判の種別】欄には「拒絶査定に対する審判事件」と，【請求の趣旨】欄には「原査定を取り消す，本願は特許をすべきものであるとの審決を求める。」とそれぞれ記載され，１８万７０００円の手数料の納付もされている。共同出願人の審判請求のように，共同しての権利行使が必須要件とされている場合に，単独で審判請求することは，自ら意味もなく権利行使の効力を否定するにも等しく，考えられないことであるから，たとえ審判請求書の請求人欄に一人の名称等のみしか記載されていなかったとしても，真実は，共有者の共同の意思に基づくものであり，他の者の名称等が欠落しているのは誤記によるものと推認するのが経験則に合致する。しかも，本件出願においては，出願人両名（原告ら）の名称の類似性から，特許庁は，共同出願人たる原告らが同一の企業グループに属する関連会社であることを容易に認識できたはずであるし，また，本件出願及びその後の全ての手続は，終始，原告チッソのもとに所在するコンピュータ端末と特許庁のコンピュータ端末との通信によって行われており，電子ファイル形式で授受される書面には作成者の記名捺印は存在せず，書面の外観と書面の作成者との結びつきは，作成者の記名捺印が存在する書面と比較して著しく希薄になっていることなどからすれば，本件審判請求の請求書に，原告チッソ石油化学の名称等が見られなかったとしても，従前に提出された書面と同様，原告らが共同で手続をする意思が反映されたものと推認するのが自然である。
したがって，本件審判請求は，原告らの共同の意思に基づいてなされたもの，つまり特許法１３２条３項の「共同して請求」に該当することが推認されるというべきであり，特許庁としては，原告らに対して審判請求書の補正の機会を与え，その応答を踏まえて審判手続を進行するか否かを最終的に決定すべきであったというべきである。
仮に，本件審判請求が原告らの共同請求によるものといえず，原告チッソ単独のものであったとしても，特許庁は，原告らの特許を受ける権利の行使を不必要に制限することのないよう，本件審判請求を却下する前に，予め原告らに対し，原告チッソ石油化学の名称等を補充する機会を与える義務があったというべきである。
３　以上のとおり，特許庁は，原告らに対し，本件審判請求の請求書に原告チッソ石油化学の名称等を補充する補正の機会を与える義務があったものであり，その機会を与えることなく，不意打ち的に本件審判請求を却下した審決には，特許法１３２条３項の「共同して請求」及び１３１条の２第１項の「要旨の変更」の解釈適用を誤った結果，同法１３３条１項及び１３５条に違反した違法がある。また，審決は，審判請求書の請求人の表示に記載漏れがあった場合に補正の機会を与えるか否かという点において，本人手続ケースである本件について，何ら合理的な理由なく，代理人手続ケースよりも不利益に扱ったものであり，行政法上の公平原則，憲法１４条に違反する。
第４　被告の反論の要点
審決の判断に誤りはなく，原告ら主張の取消事由は理由がない。１　特許を受ける権利の共有者（共同出願人）が，その共有に係る権利についての審判を請求するときは，共有者の全員が共同して，請求しなければならず（特許法１３２条３項），審判を請求する者は，請求書に，当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所，審判事件の表示，審判請求の趣旨及び理由を記載しなければならない（同法１３１条１項）。すなわち，共同出願における拒絶査定不服審判を請求するときは，共有者の全員がそれぞれ審判を請求する意思があることを，出願手続におけるそれまでの経緯と離れて，改めて請求書に表示する要式行為によって明示することを求めたものであり，これによって何人が審判請求人であるかを一律に確定しようとするものである。
そして，この審判請求人の認定は，審判請求期間満了までに提出された書面を含めて請求書の全趣旨などからみて，実質的に共同して審判請求する意思が現れていることを推認できるか否かによって決すべきである。本件審判請求の請求書の請求人欄には「チッソ株式会社」と記載されていて，「チッソ石油化学株式会社」については全く記載されていないし，請求書全体また出願の経緯をみたとしても，「チッソ石油化学株式会社」が審判の請求をしようとした意思があるものと推認させる書面又は記載は全くみられないのであるから，本件審判請求は，原告チッソが単独でしたものであり，特許法１３２条３項に違反してされたものである。このように本件審判請求については，原告チッソ石油化学も請求人となっているものと推認させるものは何もなく，単なる請求書作成上の誤りによるものということはできないものであるから，その欠落している共同出願人の原告チッソ石油化学を請求書の請求人の欄に追加補正することは要旨を変更するものであって，補正することができないものといわざるを得ない。したがって，請求人に対し，補正する機会を与えず，本件審判請求を却下した審決には何ら違法はない。
２　特許庁における共同出願における審判請求（共同審判）については，審判便覧に示されているとおり，取り扱われているものである。すなわち，査定系審判においては，審判請求期間満了までに提出された書面によって，実質上共同審判であるとの意思が表示されているか否かを推認し，例えば，代表者選定届を提出した上でその代表者だけを記載している場合や，共同出願人の全員が一人の代理人に対して審判の請求を委任したにもかかわらず，代理人の過誤により審判請求人の欄に一部のみしか記載しなかった場合など，共同して審判を請求する意思が表示されていると認められる場合には，請求書の方式不備として，審判長名による補正命令を発しているところである。しかし，審判請求期間満了までに提出された書面によっては，実質上共同審判であるとの意思が表示されているものと認められない場合には，請求書の補正を命じることなく，審決をもって，その審判請求を却下しているものである。本件の場合は，審判請求期間満了までに提出された書面を含めた請求書の全趣旨からみても，原告チッソ石油化学に審判請求の意思があったものと推認することのできる書面又は記述はないものである。
３(1)　原告らは，本人手続ケースである本件について，代理人手続ケースより不利益な扱いをし，補正の機会を一切与えなかったことは，合理的理由がない旨主張する。


しかしながら，代理人が選任された場合であっても，共同出願人の全員が一人の代理人に対して審判の請求を委任したとは認められない場合（例えば，共同出願人がそれぞれ異なる代理人に委任している場合に，一方の代理人のみが請求書を作成し提出した場合）は，共同して審判を請求する意思があったものということはできず，後に欠落した共同出願人を追加する補正は要旨を変更するものであり認められない。したがって，本件のような本人手続ケースが代理人手続ケースと比較して出願人に不利益となっているという原告らの主張は失当である。(2)　原告らは，原告チッソが自己のコンピュータ端末により出願等の手続を行っていたから，審判請求書に原告チッソ石油化学の名称等が見当たらないとしても，従前に提出した書面と同様，原告らが共同して手続をする意思が反映しているものと推認するのが自然であるなどと主張する。
しかしながら，原告らが主張する手続の関係は，特許庁への書面の提出の方法であって，それらの事実があったとしても，原告らが共同して審判手続をする意思が反映しているものと推認することはできないのであり，原告らの主張は失当である。
第５　当裁判所の判断
１　前記当事者間に争いのない事実及び証拠によれば，次の事実が認められる。(1)　本件出願に係る発明についての特許を受ける権利は原告らが共有しており，本件出願も原告らの共同出願である（なお，願書に特許出願人として記載された原告チッソの代表者は「Ａ」であり，原告チッソ石油化学の代表者は「Ｂ」である。甲２，乙２）。特許庁は，上記共同出願に係る特許出願について，平成１６年８月２６日付けで拒絶査定をしたが，これには特許出願人として「チッソ株式会社（外１名）」と表示され，その謄本は，同月３１日発送され，そのころ原告らに送達された（乙１，３，弁論の全趣旨）。
(2)　本件審判請求（平成１６年９月２９日付け）は，上記拒絶査定に対する不服の審判請求であり，その請求書には，【出願番号】欄に「特願２０００－３６２４５９」，【審判の種別】欄に「拒絶査定に対する審判事件」，【請求の趣旨】欄に「原査定を取り消す，本願は特許をすべきものであるとの審決を求める」と記載されるとともに，【審判請求人】欄には，【識別番号】のほか，【氏名又は名称】として「チッソ株式会社」，【代表者】として「Ｃ」とのみ記載され，原告チッソ石油化学の名称等は一切記載されていなかった（甲４，乙４）。その後，本件出願に関しては，平成１６年１０月２８日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正書が特許庁に提出されているが，その【補正をする者】欄には，原告チッソの識別番号と会社名，代表者が記載されているだけで，原告チッソ石油化学の名称等は記載されていなかった（乙５）。
２　特許法によれば，特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは，共有者の全員が共同して請求しなければならず（１３２条３項），審判を請求する者は，当事者及び代理人の氏名又は名称等を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない（１３１条１項）とされていることからすれば，特許法は，特許を受ける権利の共有者が，共同出願に係る特許出願についての拒絶査定に対する不服の審判を請求するに当たっては，共有者の全員それぞれが審判を請求する意思のあることを，請求書に表示する要式行為によって明示することを求めたものであり，これによって何人が審判請求人であるかを一律に確定しようとしたものであると解される。したがって，本件において，原告チッソ石油化学が本件審判請求の請求人であるといえるためには，特許法の定めるところに従い，審判請求書の提出により審判を請求する意思を表示していることが必要であることはいうまでもない。もっとも，何人が審判を請求する意思の表示をしているかは，単に，審判請求書の請求人欄の形式的な記載のみによって即断すべきではなく，その請求書の趣旨や審判請求期間経過時までに提出されたその他の書類などをも参酌して合理的に判定すべきであるというべきであるが，上記特許法の趣旨に照らせば，少なくとも審判請求期間経過時までに提出された審判請求に関する書類自体の中に，実質上審判請求をする意思が表示されていると認められない限り，審判請求人として認めることはできないといわざるを得ない。これを本件についてみるに，前記認定した事実によれば，本件審判請求の請求書に請求人として記載されているのは原告チッソだけで，原告チッソ石油化学に関する記載は全くなかったのであり，また，本件全証拠によっても，審判請求期間経過時までに，実質上本件審判請求が原告チッソ石油化学によってもされていることを推認させるような書類が提出されていたことを認めることはできないのであるから，本件において，原告チッソ石油化学が実質上審判を請求する意思を表示していたと認めることはできず，同原告を本件審判請求の請求人とみることができないことは明らかである。
原告らは，共同しての権利行使が必須要件とされている場合には，たとえ審判請求書の請求人欄に一人の名称等のみしか記載されていなかったとしても，真実は，共有者の共同の意思に基づくものであり，他の者の名称等が欠落しているのは誤記によるものと推認するのが経験則に合致すると主張する。しかし，前記のとおり，特許法は，共同して審判を請求すべき場合に，それぞれが審判を請求する意思のあることを，請求書に表示する要式行為によって明示することを求めているのであり，単に共同して審判請求がされるべきであるとか，共有者の内心において審判請求の意思があるというだけでは足りず，審判請求の意思が請求書等において表示されていると認められることが必要なのであるから，原告らの上記主張は失当である。
また，原告らは，原告らが同一の企業グループに属する関連会社であることを容易に認識できたとか，本件出願等の手続が原告チッソのコンピュータ端末により行われていたから，本件審判請求の請求書も，従前に提出した書面と同様，原告らが共同して手続をする意思が反映していると推認されるなどと主張する。しかし，関連会社であっても，それぞれ別個の法人であり，各別に行為をすることはあり得るのであり，また，いわゆる電子出願において，手続者は，識別番号によって特定され（工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則２条，１３条），手続を行う者が二人以上ある場合は，そのうちの一人が当事者全員の名を入力し，他の者は一定期間内に当該手続を行った旨を申し出ることとされている（同法施行令２条４項）のであるから，原告らが主張するような事実は，いずれも原告チッソ石油化学が審判を請求する意思を表示していたことを根拠付けるものではなく，原告らの主張は失当である。


３　そうすると，本件審判請求は，特許を受ける権利の共有者の一人である原告チッソ石油化学を請求人とすることなく，原告チッソが単独でしたものであるから，特許法１３２条３項の「共有者の全員が共同して請求しなければならない」との要件を欠き，不適法な請求というべきである。そして，本件においては，審判請求書の請求人欄の記載を離れても，原告チッソ石油化学が実質上審判を請求する意思を表示していたと認めるべき事情が存在しないことは，前記のとおりであるから，本件審判請求に係る請求書の請求人欄に原告チッソ石油化学の名称等が記載されていないことは，単なる記載漏れ等の方式の不備に当たらないことは明らかであり，本件において請求書に請求人として原告チッソ石油化学を追加することは，新たな審判の請求であり，請求の要旨を変更するものとして許されないというべきである（特許法１３１条の２第１項。このことは，拒絶査定に対する不服の審判請求が一定の期間内に限って認められていることからも明らかである（特許法１２１条）。）。したがって，本件審判請求の上記瑕疵は補正の対象となるものではなく，本件審判請求は，不適法であって，その補正をすることができないものであるから，これを却下した審決の判断に誤りはない。
４　原告らは，共同出願の拒絶査定に対する不服審判請求において，審判請求書の請求人欄に一部の者の記載が欠落している場合の特許庁の取扱いが，代理人手続ケースと本人手続ケースとで異なっているとして，それが不合理であると縷々主張する。
審判便覧（乙６の１～４）によると，共同審判の規定に違反して請求された審判事件についての特許庁の取扱いとして，査定系審判の場合，審判請求期間満了までに提出された書面によって，実質上共同審判であるとの意思が表示されているか否かを推認し，①意思が表示されていると認められる場合には，手続の補正を命じ，請求人の応答の結果，その欠陥が補正されないものは決定をもって却下し，②表示上から意思があると認められない場合には，補正を命じること等をすることなく，その欠陥は補正できないものとして，審決をもって却下するとした上で，①の場合の具体例として，「代表者選定届を提出した上でその代表者だけを記載している場合」，「代表者何某と記載している場合」，「何某外何名と記載している場合」等のほか，「共同出願人の全員が一人の代理人に対して審判の請求を委任したにもかかわらず，代理人の過誤により審判請求人欄に一部のみしか記載しなかった場合」を挙げていることが認められる。　上記審判便覧の記載から明らかなように，特許庁の取扱いは，審判請求期間満了までに提出された書面により，実質上共同審判であるとの意思が表示されていると認められるかどうかによって，単なる審判請求書の方式の不備として補正を命じ，あるいは補正できないものとして審決で却下するというものであり，原告らが主張するような代理人が選任されている場合と選任されていない場合とで区別しているものではないことは明白である。原告らの上記主張は，特許庁の取扱いの趣旨を曲解し，特定の現象面のみをとらえ，独自の基準として代理人手続ケースと本人手続ケースに分類し，あたかも代理人が選任されているかどうかを基準として差別的な取扱いがされているかのごとく，誤った前提に基づいて，その取扱いを論難するものであって，失当である。なお，原告らは，特許を受ける権利の手続保障に制限を加える特許法１３２条３項所定の「共有者の全員が共同して請求」の要件の解釈適用に当たっては，特許庁は，権利の行使を不必要に制限することのないよう，共有者に補正の機会を与え，他の共有者の協力が得られないことを確認するなど，この規定を制限的に運用する義務があるとか，本件審判請求が原告チッソ単独のものであったとしても，特許庁は，本件審判請求を却下する前に，予め原告らに対し，原告チッソ石油化学の名称等を補充する補正の機会を与える義務があったとも主張している。しかし，前記のとおり，本件審判請求において，請求書に新たに請求人として原告チッソ石油化学を追加することは，請求の要旨を変更するものとして許されないのであり，そもそも補正の余地がないのであるから，原告ら主張のような義務が特許庁にあると解することはできず，原告らの主張は失当である。
５　以上のとおり，本件審判請求を却下した審決に，特許法１３２条３項，１３１条の２第１項の解釈適用の誤りはなく，同法１３３条１項，１３５条に違反する違法もない。また，行政法上の公平原則違反，憲法１４条違反をいう原告らの主張は，いずれも特許庁の前記取扱いの趣旨を曲解して，代理人の選任の有無を理由に異なる取扱いがされているとの独自の見解を前提とするものであり，その前提を欠くことは前記のとおりである。
６　したがって，原告らが主張する取消事由は理由がなく，その他，審決に，これを取り消すべき誤りがあるとは認められない。
よって，原告らの本訴請求を棄却することとし，訴訟費用の負担について，行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条，６５条１項本文を適用して，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官　　   佐　　藤　　久　　夫
裁判官　　   若　　林　　辰　　繁
裁判官　　   沖　　中　　康　　人


平成１４年３月２８日判決言渡
平成１１年（行ウ）第５号　補助金支出差止等請求事件
（口頭弁論終結日　平成１４年２月７日）
判決
主文
１　被告らは，上川村に対し，連帯して９６３万円及びこれに対する平成１１年３月２５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２　原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
３　訴訟費用はこれを５分し，その４を原告らの負担とし，その余を被告らの負担とする。
４　この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１　請求
１　被告らは，上川村に対し，連帯して４８１５万円及びこれに対する平成１１年３月２５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２　訴訟費用は被告らの負担とする。
３　仮執行宣言
第２　事案の概要
本件は，新潟県東蒲原郡上川村が被告有限会社Ｃに平成１０年度山村振興等農林漁業特別対策事業（以下「山振事業」という。）の補助金を交付したことは，地方自治法２３２条の２，上川村補助金交付に関する条例（昭和３０年７月１日条例第１４号，以下「条例」という。）１条１項に反するとして，同村の住民である原告らが，同法２４２条の２第１項４号に基づき，本件補助金交付当時の村長である被告Ｂ及び被告有限会社Ｃに対し，不当利得の返還ないし損害賠償を請求した事案である（付帯請求は，補助金の交付を受けた日から支払済みまで民法所定年５分の割合による遅延損害金）。
１　争いのない事実
(1)　当事者
原告らは，いずれも上川村の住民である。
被告Ｂは，平成６年１月３０日から上川村の村長の地位にあったものである。被告有限会社Ｃは，平成元年１０月に設立された，ワラビ，ゼンマイ，きのこ等山菜の加工等を業とする有限会社であり，肩書地に加工処理施設（以下「本件加工場」という。）を有している。
被告有限会社Ｃの代表取締役のＤは上川村議会副議長であり，同取締役のＥは有限会社ｅ運輸を経営するもの，同代表取締役のＦは個人で酒店を経営するものである。なお，被告Ｂは，被告有限会社Ｃの出資者であったが，平成１０年５月１６日，社員持分を他の出資者らに譲渡して脱退した。
(2)　本件補助金の支出
被告有限会社Ｃは，原材料に塩蔵品を使っており，塩分を含む排水を常浪川に垂れ流していたため，漁業組合を中心とする地元住民から苦情が寄せられ，平成７年９月２８日には，新津保健所長から，水質汚濁の削減に努めるよう文書で通知を受けていた。
被告有限会社Ｃは，平成１０年１１月５日，被告Ｂに対し，平成１０年度山振事業費補助金として，次のとおり，被告有限会社Ｃが新規に開始する椎茸加工事業のための加工施設の新設（①），連続焼き機，高速裁断機，プレハブ冷蔵庫，回転式蒸気釜，作業台などの機械器具類の導入（③），塩蔵品原材料の加工・製造に必要な排水処理施設の新設（②）及び附属工事（④，⑤）に要する次の費用のうち，受益者負担金（合計事業費の２５％）を除く４８１５万円（以下「本件補助金」という。）の交付を申請した。
①　農産物処理加工施設　木造カラー鉄板葺平屋建
１棟　９２．７５㎡　　　　　　１１４２万００００円②　排水処理施設　１式　　　　　　　　　　　　　４０００万００００円③　機械器具費　　１式　　　　　　　　　　　　　１０８６万１０００円④　高圧受電設備　１式　　　　　　　　　　　　　　１８９万６０００円⑤　工事雑費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２万３０００円
合計事業費　６４２０万００００円
（以下，この事業を「本件事業」という。）
被告Ｂは，平成１１年３月２５日，被告有限会社Ｃに対し，本件事業実施のため，本件補助金を交付した。
本件補助金のうち，国庫補助金は３２１０万円（合計事業費の５０％），県補助金は６４２万円（同１０％），上川村補助金は９６３万円（同１５％）である。
２　争点
(1)　上川村が被告有限会社Ｃに対し，本件補助金を支出することが，「公益上必要がある」と認められるか。
(2)　上川村の損害額
３　原告らの主張
(1)　公益上の必要性の欠如
地方自治法２３２条の２は「普通地方公共団体は，その公益上必要がある場合においては，寄附又は補助をすることができる。」と定め，条例１条１項は「地方自治法第２３２条の２の規定に基づき，次に掲げる事業であって公益上必要と認められる施行者即ち法人，団体及び個人に対し村費をもって補助することができる。」と定めているが，以下のとおり，本件補助金の支出に公益上の必要性は認められない。
①　補助金支出の違法性
被告有限会社Ｃは，有害物質を含んだ排水を排出する事業者であり，自己の責任において公害の発生を防止しなければならず（原因者負担），排水処理施設は，被告有限会社Ｃの固有の責務として設置すべきものである（環境基本法８条１項・３７条，公害防止事業費事業者負担法４条）。したがって，本件事業に補助金を支出することは，公害防止措置における原因者負担を無視した違法があり，又は著しく不当なものである。
②　補助金支出により得られる利益（公益性）


本件事業による上川村の利益の利益は全くないか，あったとしてもその効果は支出する補助金額に比してわずかである。
ア　被告有限会社Ｃの性格
被告有限会社Ｃは，農林業者としての実態を有さず，山振事業実施要領にいう「（農林漁業等の経済活動を行う農林業者の組織する団体に準じた団体として）特に適当と認めた者」とはいえず，本件補助金を交付すべき事業主体ではない。
イ　被告有限会社Ｃの使用原材料
被告有限会社Ｃは，地元の農家から原材料である山菜を一切仕入れず，専ら輸入品に頼って山菜加工業を営んでいる民間会社であり，上川村の農林業の振興や農家の所得の増加に寄与したことは全くない。今後も，被告有限会社Ｃが農家から山菜を買い上げる予定はなく，同社への補助が農家の所得の向上や農林業の発展に寄与することはあり得ない。
ウ　排水処理施設・椎茸加工施設について
焼き椎茸及び椎茸の佃煮の加工過程において，ほとんど汚水は発生せず，椎茸加工施設と排水処理施設との間に関連性はない。本件事業は，以前から保健所から改善を指摘されてきた，塩蔵原材料の漂白・洗浄の過程から生じる汚水を処理するための排水処理施設を設置することが目的であり，椎茸加工施設は，排水処理施設に対する補助金を正当化するために考えられたものに過ぎない。
椎茸加工施設及びこれに伴う機械の導入についても，上川村において椎茸栽培に取り組むべき農家はおらず，採算性も望めないことに加え，被告有限会社Ｃに商品価値のないＣ品（規格品中のＣランクのもの）やＣ級（いわゆるくずしいたけ）の規格外椎茸を買い取ってもらうことにより農家が得る利益は極めて少ない。また，規格外椎茸は現在でも他に販路があり，財団法人上川村農業振興公社（以下「公社」という。）がこれを被告有限会社Ｃに売却する必要はない。
エ　被告有限会社Ｃによる環境汚染行為等
被告有限会社Ｃは，次のような公益に反する行為を繰り返しており，補助金交付を受けるものとして不適格である。
(ア)　被告有限会社Ｃは，地域住民らの再三の苦情にもかかわらず，塩蔵品の原材料を洗浄した際に発生する汚水を，何の措置もとらずに常浪川に流し続けた。
(イ)　被告有限会社Ｃは，平成７年９月２８日まで水質汚濁防止法所定の特定施設設置者の届出を行わず，約１０年間にわたって届出義務を懈怠していた。
(ウ)　被告有限会社Ｃは，排出基準を定める総理府令別表第２の排水基準の適用を免れるため，前記(イ)の特定施設設置届出書において，虚偽の排水量を申告していた。
(エ)　被告有限会社Ｃは，水質汚濁防止法３条１項，排水基準を定める総理府令別表第２所定の排水の生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）を大幅に上回る排水を排出していた。
(オ)　被告有限会社Ｃは，排水の化学処理を一切行わず，水質汚濁防止法１２条１項・３条１項，環境基本法８条で事業者が行わなければならないとされる公害防止措置を講じていなかった。
(カ)　被告有限会社Ｃは，本訴提起に至るまで，産業廃棄物であるポリ容器を焼却炉で焼却したり，不法投棄を繰り返していた。
(キ)　被告有限会社Ｃは，産業廃棄物である山菜くずを常浪川支流の沢の岸に不法投棄していた。
③　補助を受ける者の利益を図る意図
被告有限会社Ｃの前身であるＣ組合は，被告Ｂの発意により設立されたものであり，被告Ｂは設立当初から平成１０年５月１６日まで，被告有限会社Ｃ（Ｃ組合）の出資者であった。また，被告有限会社Ｃの代表者のＤは，被告Ｂの選挙の応援をしていた者であり，取締役のＥは被告Ｂの後援会長である。被告Ｂは，被告有限会社Ｃに本件補助金を与えて救済するために，国や県に対して，あたかも被告有限会社Ｃが地元農家の山菜を買い上げて加工業を営んできたかのような誤解を与える計画書や協議書を提出し，被告有限会社Ｃからの補助金交付申請の不当性を十分に認識しながら，これを黙認して交付決定をした。
したがって，本件補助金の支出は，もっぱら被告有限会社Ｃだけの利益を図る意図でなされたものである。
④　本件補助金の必要性
被告有限会社Ｃは本件補助金を得なくても排水処理施設を設置することが可能であり，そもそも補助金支出の必要性はなかった。
(2)　損害額
本件補助金４８１５万円のうち，３２１０万円は国庫補助金，６４２万円は県費補助金を財源としているが，これらの補助金は上川村に交付されることにより上川村の公金となり，本件補助金の交付により上川村の公金が減少したから，４８１５万円全額が返還の対象となる。
４　被告らの反論
(1)　公益上の必要性
公益上の必要性は，第１次的には当該地方公共団体の議会及び長の判断を尊重すべきであり，補助金額に比較して得られる地方全体の利益がかなり低いことが明白であるか，または，地方全体の受ける利益よりも補助を受ける特定の者の利益を図る意図でなされたことが明白である場合に限って，裁量の逸脱を問題とすべきである。
本件補助金の支出は，手続面でも議会の承認を得ており，国（農林水産省）及び新潟県の事業認定を受けている。
さらに，本件補助金には，次のとおり，公益上の必要性が認められる。
①　補助金支出の違法性について
本件では，環境基本法で「公害」の定義として定める「相当範囲にわたる水質の汚濁」はなく，「人の健康または生活環境に係る被害」も生じていないから，被告有限会社Ｃの排水は，公害には当たらない。
また，同法８条は，事業者に対し，公害を防止し又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を課しているが，別段，事業者自らが主体となって補助金を受けた上でかかる措置を講ずることを禁じているわけではない。同法３７条及び公害防止事業費事業者負担法の諸規定は，国又は地方公共団体が主体となって実施する公害防止事業について，その費用の一部又は全部を事業者に負担させるための規定であり，本件の場合とは事案が異なる。
②　補助金支出により得られる利益（公益性）


本件で問題となっている山振事業は，山菜加工施設整備事業だけでなく，椎茸培養ハウスの設置等を行う新規作物導入支援事業及び４路線の農道舗装を行う農道整備事業の３事業を総合的に行い，もって，上川村内でも過疎化及び高齢化の進んでいるＧ地域における就業機会を創出し，生活基盤の整備を進めることを目的とするものである。
本件事業において，被告有限会社Ｃは，公社と連携して，Ｇ地域における地域の特性を生かした高付加価値型農業の振興を図り，就労の場を確保し，農家所得を向上させることが期待されている。
ア　被告有限会社Ｃの性格
被告有限会社Ｃの前身であるＣ組合は，昭和５９年に，当時，上川村の産業土木課長であった被告Ｂが，若者の村外流出に危機感を持ち，地場産業の振興等，就業の場の確保のために，自らが中心となって設立したものである。このように，被告有限会社Ｃは，もともと営利目的ではなく，地元で産出される山菜の加工を行い，山村農業の活性化を図ることを目的とし，その公益性から，開業資金として，新潟県農林水産業総合振興事業の中の山村農業活性化事業に基づく補助金が交付され，昭和６１年には同事業の補助金により本件加工場を新設したという経緯がある。
イ　被告有限会社Ｃの使用原材料
被告有限会社Ｃは，設立当初から一貫して野菜や山菜の加工販売をしているところ，原材料は，当初は地場物を使用するようにしていたが，経営の安定化のために，徐々に県外からの塩蔵品や輸入品に頼らざるを得なくなったものである。
ウ　排水処理施設・椎茸加工施設について
排水処理施設の新設は，被告有限会社Ｃが安定的な経営基盤を築く上で必要不可欠である。また，これにより，常浪川の水質が向上し，自然環境が改善される。
椎茸加工施設については，上川村では，平成６年から，中山間地域活性化推進事業として「きのこの里づくり支援事業」に取り組んでおり，平成７年には公社を設立して菌床椎茸の栽培を行うこととなったが，椎茸栽培に伴い，規格外の椎茸も発生するようになった。そこで，加工技術・設備や流通のノウハウを有する被告有限会社Ｃに規格外椎茸の加工を行わせることにしたものである。規格外椎茸の引き取り先を確保することによって，椎茸の需要の安定化を図り，農家への椎茸栽培の普及を容易にすることができ，農家所得の向上につながる。また，椎茸加工を行うことによって，上川村の特産品が創出される。
エ　被告有限会社Ｃによる環境汚染行為等
被告有限会社Ｃは，ポリ容器や山菜くずの不法投棄や焼却をしたことはない。
オ　雇用の創出
被告有限会社Ｃは，上川村内でもとりわけ過疎化・高齢化が進んでいるＧ地域において，雇用を創出し，生活基盤の整備を進めることを目的とするものである。被告有限会社Ｃは，平成１３年９月１日時点で３１名の従業員を雇用しており，通年雇用者数は村内で２位である。
カ　特産品の開発
被告有限会社Ｃは，上川村の特産品の販売に多大な貢献をしている。被告有限会社Ｃは，本件加工場前において自社商品と近隣の農家の農産物を販売して好評を博し，平成５年に上川村物産直売所ができるに至った。同直売所の販売商品のうち，加工品は被告有限会社Ｃの商品だけであり，全販売の１８．９％を占める。
③　補助を受ける者の利益を図る意図
被告有限会社Ｃの設立の経緯，Ｇ地域において果たしてきた役割に照らせば，原告らの主張するような意図はない。
④　本件補助金の必要性
被告有限会社Ｃは本件補助金を得なくても排水処理施設を設置することが可能であったとの原告の主張は争う。
(2)　損害額
仮に公益上の必要性が認められないとしても，損害は本件補助金のうち，上川村が負担した９６３万円に限られるべきである。
第３　当裁判所の判断
１　本件の事実関係
当事者間に争いのない事実及び証拠によって認められる事実は次のとおりである。（〔　〕内は認定に用いた証拠である。）
(1)　上川村の概要
上川村は，昭和２９年にＧ村，Ｈ村，Ｉ村が合併してできた，新潟県東蒲原郡の東南県境に位置する村であり，このうち，旧Ｇ村にあたるＧ地域は，越後山脈による山岳地帯に属し，常浪川沿いに点在する２０の集落から成る。同地域の総面積は，村全体の約６０％にあたる２１．５２２ヘクタールで，その９７．９％が林野で，経営耕地面積は１．１％である。
上川村は昭和４５年に全村が過疎地域の指定を受けており，Ｇ地域においても，昭和４０年代から昭和５０年代後半にかけて大幅に人口が減少し，平成７年度の国勢調査では１６９７人となった。
同地域における平成７年の農家の総数は２７４戸であり，そのほとんどは第２種兼業農家である。また，若年層の人口流出により，農業従事者の高齢化が進んでいる。
このため，上川村は，平成１０年３月に，「上川村山村等活性化ビジョン」として，ふるさと産品の開発・販売促進，体験プログラムの開発，集客促進等の方針を示し，その実現に努力している。〔甲８，乙１２，８１の２，弁論の全趣旨〕
(2)　被告有限会社Ｃの概要
①　昭和５９年，当時，上川村の産業土木課長であった被告Ｂの発案により，上川村に地場産業を起こし，雇用の場を創出・拡大するとの目的で，被告有限会社Ｃの前身であるＣ組合が設立された。当時の出資者（組合員）は，被告Ｂのほか，同被告が呼びかけた，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｊ及びＫの６名であった。〔乙４９，６５，
７７〕
このうちＫは，商工会の経営指導員で，農地及び山林を所有していない非農家であり，被告Ｂも山林を所有するのみであった。その他の組合員は農地及び山林を所有していたが，Ｄは漬物業兼村議会議員，Ｅは運送業，Ｆは酒店経営兼商工会会長，Ｊは山菜集荷業であり，いずれも農林業を主たる収入源とはしていなかった。〔甲４５，乙４９，６５，被告有限会社Ｃ代表者及び弁論の全
趣旨〕
被告Ｂは，平成６年１月３０日に上川村長となったが，Ｄは，村長選挙の際，被告Ｂの応援活動を行った。また，Ｅは被告Ｂの後援会長である。〔被告有限会
社Ｃ代表者〕


②　Ｃ組合は，開業に際し，出資金及び銀行からの借入れ６００万円のほか，県の単独事業（以下「県単事業」という。）である新潟県農林水産総合振興事業の中の，山村農業活性化事業に基づいて，県から補助金を受けて，殺菌施設，二重釜，真空包装機，ボイラー等を購入した。〔乙４９，６５〕同補助金を受ける際の事業計画書には，現状と問題点として，「村の総面積の９７％を占める山林原野は山菜の宝庫である。山菜やきのこは季節の味覚として地域住民のみならず，都会人にも人気を集め，近年のふるさと嗜好，山菜ブームにのり，その需要は伸びる一方である。しかしながら，山菜類の生産・出荷は一部の出荷業者以外は，ほとんどが自家用に利用されている程度である。」，事業の目的と必要性として，「出荷業者から直接，山採りのままで村外に流出している山菜を，二次加工・製品化し，付加価値を高めて出荷する。」，原材料の確保として，「現在，村内で生産出荷されている量は１３５ｔであるが，そのほとんどが村外の業者により，村外に流出している。この山菜をＣ組合で一切買入れを図ると共にさらに採取農家を増やすため，安定価格で取り引きを行ない原料の確保を図る。又畑を利用した山菜の人工栽培により処理量２７０ｔのうち，１８０ｔを村内買入とする。」との記載がある。〔乙７８〕③　Ｃ組合は，当初，旧上川村学校給食センターで操業していたが，昭和６１年に肩書地に本件加工場を建設した。この際，Ｃ組合は，土地購入資金，機械購入費用及び運転資金として東蒲原郡農業協同組合から３０００万円を借り入れたほか，建設費用として，県単事業である新潟県農林水産総合振興事業の中の，ふるさと特産品開発事業に基づいて，県から９００万円，上川村から６００万円の補助金を受けた。〔乙４４，４９，７７，７８，〕④　Ｃ組合は，平成元年１０月に法人化し，被告有限会社Ｃが設立され，Ｆが代表取締役に就任した。その後，平成１０年３月にＤが代表取締役に就任した。〔乙
４９〕
⑤　被告有限会社Ｃは，上川村内で山菜加工を行っている唯一の会社であり，県内外に向けて，山菜やきのこの水煮等を販売している。〔甲４６，乙７７〕Ｃ組合の設立当初の従業員は７名であったが，本件補助金が交付された平成１１年３月当時，被告有限会社Ｃの従業員は２７名になっていた。〔乙４９，被告
有限会社Ｃ代表者〕
(3)　被告有限会社Ｃ（Ｃ組合）の使用する山菜原材料Ｃ組合は，設立当初，村内の農家団体と栽培契約を締結して，みぶ菜や赤蕪等の野菜を仕入れていたことがあった。〔乙６８，被告有限会社Ｃ代表者〕しかし，山菜については，設立当初から，全て塩蔵品又は乾燥品の状態で仕入れており，本件補助金が交付された平成１１年３月当時には，輸入品が約７割，国内産（村外の卸業者からの仕入れ）が約３割の割合になっていた。村内の農家からの仕入れは，設立から現在に至るまで，少量の山うど・塩蔵わらび等を除けば，ほとんど行われていない。〔乙４５，８１の９，被告有限会社Ｃ代表者〕
(4)　被告有限会社Ｃの排水問題等
①　被告有限会社Ｃ（Ｃ組合）の使用する山菜は，輸入品の約６３％，国内産の全てが塩蔵品であり，これを水洗い，ボイル，漂白，脱塩する過程において，塩や漂白剤を含有する排水が大量に発生していた。
被告有限会社Ｃは，当初は防油沈殿槽を設置するだけで，その後，山菜くず（残さ）を除去するための掻き上げ機（スクリン機）を設けたものの，排水を化学処理することなく常浪川に流しており，平成６年ころ，地域住民から排水の臭いに関して同社に苦情が寄せられたことがあった。〔甲４４，乙４９，被告有限会
社Ｃ代表者〕
②　被告有限会社Ｃは，平成５年に本件加工場の増築を行ったが，水質汚濁防止法に基づく特定施設（原料処理施設，洗浄施設，湯煮施設）に関する届出を保健所に提出していなかった。〔乙１４，４９，被告有限会社Ｃ代表者〕③　被告有限会社Ｃの排水に関する住民の苦情が，県議会の河川懇談会を通じて新津保健所に連絡されたため，同保健所は，平成７年９月１４日，被告有限会社Ｃの本件加工場の立入検査を行った。〔甲４４，４８〕その結果，被告有限会社Ｃの排水のＢＯＤ値は，目標値（水質汚濁防止法，排水基準を定める総理府令所定の排水基準。甲３１）の１６０mg/?（日間平均１２０mg/?）を上回る，２５０mg/?であった。このため，同保健所は，同月２８日付けで，この検査結果と，「（水質汚濁防止法で定める）特定施設設置届出及び特定施設使用廃止届出を至急提出すること」，「排水処理施設の設置計画が平成９年又は１０年とのことであるが，設置計画をできるだけ早めること」等の留意事項を被告有限会社Ｃに通知した。〔甲１０中の「事業計画の概要」以下３０
頁〕
この検査結果は，被告有限会社Ｃ代表者から上川村の産業課に伝えられ，同課は，補助金で被告有限会社Ｃの排水処理施設を建設することを検討するようになった。〔乙７７，被告Ｂ〕
被告有限会社Ｃは，同年１０月２６日，「平成９年度を目標に工場下排水処理施設の建設を課題とし現在計画を立て社内協議を行っております」との内容の書面を新津保健所に提出した。〔甲１０中の「事業計画の概要」以下３１頁，乙
４９〕
被告有限会社Ｃは，同月２７日に新津保健所長宛に特定施設設置届出書及び遅延理由書を提出した。同届出書には，日間平均排出量は１０?，一日の最大排水量は１２?と記載されていた。〔甲３７，乙１４，４９，被告有限会社Ｃ代表
者〕


保健所は，その後も被告有限会社Ｃに指導を行い，平成１０年を最終年度として本件加工場に排水処理施設を設置するよう勧告を行った。このため，平成８年１２月７日に行われた被告有限会社Ｃの定時決算総会においても，排水処理施設の設置が今後の大きな課題であるとの報告がなされた。〔甲１０中の「事業計画の概要」以下３４頁，乙４９，被告有限会社Ｃ代表者〕なお，同総会の議案書では，１日の平均排水量は３２５．３?とされ〔甲１０中の「事業計画の概要」以下３５頁〕，被告有限会社Ｃが同月１０日に行った排水調査では，１日の総排水量は２７１?であった〔甲１６〕。④　これらの排水に関する問題以外にも，平成５年４月ころ，東蒲原郡漁業組合から，被告有限会社Ｃに対し，山菜くずが川に流れているとの苦情が寄せられ，同社が本件加工場の排水口に掻き上げ機２台を設置したことがあった。〔乙４
９，被告有限会社Ｃ代表者〕
また，被告有限会社Ｃが，ポリ容器を山林に放置したり，焼却したことにより，地域住民が上川村役場に苦情を申し出，役場が，ポリ容器の焼却を中止するよう同社に指導したことがあった。〔甲４４，被告有限会社Ｃ代表者〕
(5)　椎茸加工事業を開始した経緯
①　きのこの里づくり支援事業
上川村は，昭和６２年の第２次総合計画の「健康で豊かな福祉村の建設」の基本理念のもと，平成７年度から９年度の中山間地域活性化推進事業として，「きのこの里づくり支援事業」を実施した。
同事業は，村内の農林家がきのこの種駒を一定量以上購入し，駒打ちをした場合に，種駒等代金の５０％を助成するというものであり，国及び県から各３分の１の補助金を得て行うものであった。〔乙６２の３，６５，７７〕
②　公社の設立
被告Ｂは，平成７年３月６日，選挙公約にしたがって公社を設立し，理事長に就任した。公社の基本財産積立額５０００万円は上川村が全額を出捐し，このうち８００万円は，県単事業である新潟県地域農業担い手公社支援事業として受けた補助金から支出したものであった。〔乙６１，６５〕公社の設立目的は，農業従事者の高齢化と若者の農業離れが進行する上川村において，自分で農作業をできない農家から，田畑の耕作を受託したり，人手がかかる稲刈り等農作業を受託したりすることにより，農業従事者の育成と農地の保全を図るというものであった。〔乙１３，６１，７７，被告Ｂ〕公社は，上記農作業の受託のほか，ニジマス養殖，牧草生産，草刈り，除雪，ごみ収集等を行っていたが，平成８年ころ，上川村では，産業課が中心となって，農業振興策として菌床椎茸栽培を導入することになり，公社がモデル的に菌床椎茸を栽培していくとの方針を決定し，平成９年から椎茸栽培を行うようになった。〔乙１３，６１，６５，７６，７３，７７，被告Ｂ〕
③　規格外椎茸の加工について
産業課と公社は，公社における菌床椎茸の栽培に伴い，１割程度発生する規格外椎茸をいかに処理するかを協議した結果，被告有限会社Ｃが買い取って，加工販売するとの方針を決定し，農政課長が，平成８年秋ころ，被告有限会社Ｃに対し，規格外椎茸の加工及び販売をしてほしいと依頼した。〔乙４９，６
５，被告有限会社Ｃ代表者，被告Ｂ〕
(6)　本件補助金交付に至る経緯
①　山振事業については，平成７年２月９日（平成９年４月１日最終改正），「山村振興等農林漁業特別対策事業実施要領について」と題する農林水産事務次官依命通達によれば，実施要領及び実施基準は，概略以下のとおりなされていた。〔甲７〕
ア　趣旨
山村等の中山間地域において，(ア)高付加価値・高収益型農業の確立，(イ)就業機会の確保，所得の増大，(ウ)農林地の適正な利用・管理の促進，(エ)生活環境の整備等による地域間格差の是正のための対策の充実が喫緊の課題になっているとの認識のもと，平成１２年度までの期間に，多面的機能の強化による地域の活性化と定住の促進のために必要な事業を総合的かつ効果的に実施する。
イ　実施地域
今後とも農林漁業が地域の重要な産業であることが見込まれる地域であって，自然的，社会的，経済的諸条件に恵まれない，山村振興法の規定に基
づき指定された振興山村地域等の要件を満たす地域
ウ　事業の類型
市町村の全部又は一部の地域を受益対象とした基本型及び複数の市町村の
区域を受益対象とした広域型
エ　事業の種類
基本型にあっては，山村振興等活性化推進事業，農林漁業振興事業，農林地利用・保全管理促進事業，就業・所得機会創出事業，地域社会生活環境
整備事業及び特認事業
オ　事業実施計画
(ア)　市町村長等が本事業を実施しようとするときは，山振事業実施計画を樹立し，都道府県知事に提出して，その認定を受ける。
(イ)　都道府県知事は，前記事業実施計画が適当と認められるときは，予め地方農政局長と協議して，当該事業実施計画の認定を行う。
カ　事業の実施
(ア)　山振事業は，事業実施計画に基づき実施するものとし，毎年度の実施手続は次のとおりとする。
ａ   市町村長等は，毎年度，年度別事業実施計画を作成し，都道府県知事に提出する。
ｂ　都道府県知事は，年度別事業実施計画を調整のうえ，地方農政局長に提出する。
ｃ　年度別事業実施計画に基づく事業は，それぞれの事業主体が所要の手続を経て実施する。
(イ)　事業実施計画に基づく事業の実施期間は，原則として４年間とする。
キ　助成
国は，毎年度，予算の範囲内において，次に掲げる経費について，その２分の１以内を補助するものとする。
(ア)　事業実施計画の樹立及び事業の推進等に要する都道府県の経費(イ)　事業実施計画の樹立及び事業実施の推進等に要する市町村の経費
ク　事業の実施後の措置
(ア)　計画主体は，事業実施計画に基づく全ての事業が完了したときは，その旨を都道府県知事に報告する。
(イ)　報告を受けた都道府県知事は，これを地方農政局長に報告する。
ケ　事業実施基準
(ア)　山村振興等活性化推進事業


事業実施計画に基づき，地域の自主性及び地域関係者の創意工夫の発揮により取り組まれる地域の活性化と定住の促進に関する各種の事業が，効果的かつ自立的に行われるよう企画・調整するために必要な活動事業とする。
(イ)　農林漁業振興事業
事業実施計画に基づいて，高付加価値・高収益型農業の確立等による農林漁業の振興のために必要な小規模生産基盤及び近代化施設の整備を行う事業とする。
コ　事業主体
農林漁業振興事業にあっては，都道府県，市町村，地方公共団体の一部事務組合，農業協同組合，土地改良区，森林組合，生産森林組合，漁業協同組合，漁業生産組合，農林漁業者等の組織する団体，地方公共団体等が出資する法人，農業委員会，又は都道府県知事が地方農政局長と協議して特に適当と認めた者。
②　被告Ｂは，平成８年９月３０日付けで，新潟農政事務所長から，平成９年度新潟県中山間地域活性化総合対策事業（以下「ふるさと県単事業」という。）の実施希望の照会を受けた。〔乙７２〕
被告Ｂは，同年１０月１１日，農政事務所長に対し，ふるさと県単事業として，Ｌ地区の多目的集会施設の建設と被告有限会社Ｃの排水設備の建設を実施したいとの希望を報告した。〔乙７２，７７〕
同年１２月６日，上川村の産業課長が，農政事務所のＭ参事らに対し，ふるさと県単事業に菌床椎茸の栽培施設の建設を追加したいと要望したところ，同人らは，予算規模が大きくなるため，県単事業よりも，国庫事業である山振事業で実施した方がよいと述べた。〔乙７６，７７，被告Ｂ〕被告Ｂは，同月１１日，農政事務所長に対し，ふるさと県単事業として，これら３つの事業を実施したいとの希望を報告した。〔乙７４，７６，７７〕翌１２日，農政事務所の職員が，ふるさと県単事業の打ち合わせのために上川村を訪れ，希望のあった３つの事業の事業費は１億３０００万円になるため，県単事業で実施することは困難であり，山振事業で実施したらどうかと述べた。〔乙７６，７７〕
③　このため，被告Ｂは，被告有限会社Ｃの排水処理施設及び菌床椎茸の栽培施設の建設を山振事業で実施することとし，同月２４日，県知事に対し，平成９年から平成１２年度を事業実施期間とする，山振事業の希望地区個表を提出した。〔乙７６〕
この個表には，農業振興事業として，公社を事業主体とする新規作物導入支援施設事業（椎茸培養ハウス，椎茸発生ハウス，附属機）及び本件事業が挙げられていた。〔乙１，４９〕
その後，ヒアリングや打ち合わせを経て，被告Ｂは，県知事に対し，平成９年４月１日付けで，山振事業実施計画の認定申請書を提出した。〔甲８，乙４９，７
６，７７〕
同申請書に添付された事業実施計画書には，農林漁業振興事業として，本件事業が挙げられており，受益戸数は２７４戸（Ｇ地域の全農家）とされている。また，「現状と問題点」として，「当地域内には，昭和６１年度に山菜加工施設が設置され，山菜類の付加価値を高め県内外に出荷し，年々その出荷量が増加する一方，地域の就労の場としても重要に位置づけられている。しかし，施設の規模から生産量も限界にきており，規模拡大が急務となっている。」，「推進方針」として，「地域に既存する山菜加工施設や生産組織等と連携し，地域農家と一体化した中で，新規作物の生産及び加工によって高付加価値型農業の振興と就労の場の安定確保を図る。」，「事業効果」として，「本施設の導入により地域農林産物の付加価値が高められ（ると）ともに排水処理施設の整備により安定生産が可能となり農家所得の向上と就業機会の拡大が図られる。」，「就業者数　常時雇用２３人→２４人，臨時雇用（延べ）５５２人→１１０４人，製品出荷額３億２０００万円→３億３４００万円」と記載されている。
〔甲８〕
新潟県知事は，同日，北陸農政局長と協議のうえ，同計画を認定し，同年９月ころ，被告Ｂに通知した。〔甲９，乙１９〕
④　前記認定では，公社の椎茸栽培に関する事業は平成１０年度，本件事業は平成１１年度とされていたが，その後，公社の事業は平成９年度に，本件事業は平成１０年度に行うこととなった。〔乙４９，６５，７７〕このため，被告有限会社Ｃは，平成９年１２月１２日，被告Ｂに対し，平成１０年度の山振事業の実施要望書を提出した。〔乙２０，７６，７７〕⑤　平成１０年３月１６日，村議会において，本件事業に対する補助金６７５３万６０００円（合計事業費８４４２万円から被告有限会社Ｃの負担分２０％を除いたもの。上川村の補助割合２０％）の予算の審議が行われた。しかし，Ｎ議員が，補助事業とすることに反対したため，Ｏ議員から，被告有限会社Ｃの負担分を２５％に引き上げ，上川村の補助割合を１５％に引き下げることとし，さらに事業費も削減すべきであるとの提案がされた結果，翌１７日にこの提案どおりに修正のうえ，予算案が可決された。〔甲２２の１，４４，乙４９，
６５，７７，被告有限会社Ｃ代表者〕
⑥　被告有限会社Ｃは，予算案可決を受け，同年４月６日，被告Ｂに対し，平成１０年度の山振事業として，本件事業の実施を申請した。〔乙２１〕被告Ｂは，同月８日付けで，平成１０年度の山振事業の年度別計画書を新潟県知事に提出した。〔甲１０〕
同計画書には，農林漁業振興事業として本件事業が挙げられており，「事業計画の概要」として，「上川村の総面積の９７％を占める山林原野から算出される山菜やきのこは，季節の味覚として地域住民のみならず，都会人にも人気を集め，その需要は伸びる一方，生産出荷は一部の出荷業者以外は，ほとんど自家消費であったことから，昭和６１年に４名の農林家等によりＣ組合が組織され，農産物加工に着手した。その後施設の規模拡大や施設設備の拡充により，村内の数少ない就労の場としての役割を果たし，平成元年に組合組織から有限会社に変更し，大量の生産出荷，雇用の拡大に取り組んできた。」，「地域の農林業者の高齢化等により，地場産の農産物の安定確保できず，年々塩蔵品の加工が増加してきたことと規模拡大等により，排水処理能力の限界を超過し，」との記載がある。


新潟県知事は，平成１０年４月８日，北陸農政局長と協議のうえ，被告有限会社Ｃを事業主体として認定した。〔甲１１，１２〕
⑦　被告有限会社Ｃは，同年３月１日，社員規程を定め，総社員数並びに総出資口数の４分の３以上を林地又は農地を保有する農林業者で構成するものとした。〔甲１３〕
また，被告Ｂ及びＫは，同年５月１６日の被告有限会社Ｃの臨時社員総会で自己の社員持分を他の社員に無償譲渡し，被告Ｂが，同月１８日，新潟県知事に事業主体の構成員の変更を報告した。〔甲１３，乙６５，８５〕⑧　被告Ｂは，同年４月８日及び同年６月１７日に，県農林水産部長から平成１０年度の山振事業費補助金の割り当ての内示を受け，同月１９日，被告有限会社Ｃにこれを内示した。〔乙２６，２７，７６〕
⑨　被告有限会社Ｃは，同年７月８日，被告Ｂに対し，被告有限会社Ｃにおいて，椎茸加工業の新規開始に伴う施設の増築（ア），連続焼き機，高速裁断機，プレハブ冷蔵庫，回転式蒸気釜，作業台などの機械器具類の導入（ウ）と，排水処理施設の設置（イ）事業を実施したいとして，平成１０年度の山振事業費補助金６３３１万５０００円の交付を申請した。
ア　山菜加工施設（木造カラー鉄板葺平屋建１棟　９２．７５㎡）
９１３万５０００円
イ　排水処理施設（１式）　　　　　　　　　　　６５３１万００００円　　　　ウ　機械器具費（１式）　　　　　　　　　　　　　９９７万５０００円
合計事業費　８４４２万００００円
合計事業費の負担区分は，国庫補助金４２２０万円（５０％），県補助金８４４万２０００円（１０％），上川村補助金１２６６万３０００円（１５％），受益者負担金２１１０万５０００円（２５％，うち公庫資金２０００万円）であった。同申請書中には，「地場産の農産物の安定確保ができず，年々塩蔵品の加工が増大した結果，排水による水質汚染が指摘されてきた。」との記載がある。
〔甲５，乙３４〕
⑩　被告Ｂは，同年７月２４日，新潟県知事に対し，平成１０年度の補助金計画変更（本件事業に対する補助金を含む。）の承認を申請し〔甲１４，乙７７〕，新潟県知事は，同月２７日，北陸農政局長に対し，この承認を申請した〔甲１５〕。北陸農政局長は，新潟県知事に対し，申請のあった補助金全額について交付決定を通知し，同年８月２０日，新潟県知事は，被告Ｂに対し，補助金を交付する旨の決定を通知した。〔乙２８〕
被告Ｂは，同月２４日，被告有限会社Ｃに対し，本件事業について，平成１０年度の山振事業費補助金として，６３３１万５０００円の交付決定を通知した。〔甲
３〕
⑪　被告有限会社Ｃは，前記⑤に記載の３月議会での審議の経緯から，排水処理施設の建設費用を引き下げるとともに，受益者負担金割合を増やすこととし，同年１１月５日，被告Ｂに対し，本件事業を次のとおり変更して実施したいとして，平成１０年度の山振事業費補助金４８１５万円（本件補助金）の交付を申請した。〔甲６，乙４９〕
ア　山菜加工施設（木造カラー鉄板葺平屋建１棟　９２．７５㎡）
１１４２万００００円
イ　排水処理施設　１式　　　　　　　　　　　　４０００万００００円ウ　機械器具費　１式　　　　　　　　　　　　　１０８６万１０００円エ　高圧受電設備　１式　　　　　　　　　　　　　１８９万６０００円オ　工事雑費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２万３０００円
合計事業費　６４２０万００００円
変更後の事業内容は，従前の事業内容から，山菜加工施設の建物工事の入札（ア），排水処理施設の費用の見直し（イ），水煮・佃煮から焼き椎茸の機械への変更（ウ）を行い，附属工事（エ，オ）を加えたものである。その結果，椎茸加工施設は，月間８５ｔの加工処理が可能な機械器具を導入し，排水処理施設は，ＢＯＤ値を８０㎎/?以下とすることのできる，活性汚泥方式の中のバイオモジュール方式のものを採用した。〔甲１６，被告有限会社Ｃ代
表者〕
事業費の負担区分は，国庫補助金３２１０万円（５０％），県補助金６４２万円（１０％），上川村補助金９６３万円（１５％），受益者負担金１６０５万円（２５％，うち公庫資金０円）であった。
⑫　被告Ｂは，同月９日，新潟県知事に対し，排水設備の設計の見直しによる事業費の減を理由に，補助金計画変更の承認を申請した。〔甲１６〕新潟県知事は，同年１２月２１日，被告Ｂに対し，申請のあった補助金を交付する旨の決定を通知した。〔乙２９〕
被告Ｂは，平成１１年２月２３日，被告有限会社Ｃに対し，本件本件補助金の交付決定を通知した。〔甲４〕
(7)　本件補助金の支出
被告有限会社Ｃは，同年３月２日，被告Ｂに対し，本件事業を実施したとの実績報告を行い，清算金（本件補助金）４８１５万円の交付を請求し，被告Ｂの支出決定により，上川村は，同月２５日，被告有限会社Ｃに対し，これを交付した。〔乙


６，７，９〕
新潟県は，上川村に対し，同月２４日，国庫補助金及び県補助金の合計３８５２万円のうち３４６６万６０００円を概算払いし〔乙５，８〕，同年５月２１日に残金３８５万４０００円を支払った〔乙１０，１１〕。
(8)　本件事業実施後の被告有限会社Ｃの状況
被告有限会社Ｃは，平成１０年７月から１２月にかけて，本件事業にかかる各種工事を実施し，機械を購入した。〔乙３０，３１，４９〕被告有限会社Ｃは，平成１０年１２月から，公社から規格外椎茸を継続的に購入して加工を行うようになり，平成１０年１２月から平成１２年４月までの間に，合計８５５４．５㎏の椎茸を公社から購入した。これを月数で割ると１月当たりの平均は５０３．２㎏である。１㎏当たりの購入単価は，当初３００円であったが，平成１１年４月以降は２５０円となった。〔乙４９・別紙椎茸購入実績表〕また，排水処理施設を設置した結果，平成１１年２月１２日の検査では，処理水中のＢＯＤ値は２８㎎/?まで減少し〔乙４〕，同年１２月２日の保健所による立入検査でも２．４㎎/?であり〔乙５８〕，目標値を満たすようになった。被告有限会社Ｃの商品は，土産物として，Ｐ直売所のほか，上川村内の温泉施設のＱ及びＲで販売されており，被告有限会社Ｃの総売上のうち，上川村内ないし東蒲原郡内で土産物等として販売されている商品の売上は，平成１０年度は６．９％，平成１１年度は７．６％，平成１２年度は５．７％である。その余の商品は，卸問屋を通じて，総菜工場，弁当工場，ホテル・旅館，食品メーカー，販売店に販売されている。〔乙８３の２・３・７〕
被告有限会社Ｃは，平成１０年度から，従来の山菜加工製品に加えて，焼き椎茸，椎茸の佃煮，もろみ漬け，キムチ漬け等の椎茸加工製品を製造するようになり，被告有限会社Ｃの総売上のうち，椎茸加工製品の売上は，平成１０年度は０．２％，平成１１年度は１．７％，平成１２年度は２．０％を占めている〔乙８４の２，被告有限会社Ｃ代表者〕。また，公社の平成１０年度の被告有限会社Ｃに対する規格外椎茸の売上は，椎茸販売事業（乾燥椎茸を除く。）による総収入２２３１万９９２３円の約６％の１３３万０１６１円であり〔乙８２の４〕，平成１１年度は総収入１１８７万３２７１円の約６．２％の約１１６万５７５８円〔同６〕，平成１２年度は総収入１５９７万９４４０円の約７．９％の１２６万５３９５円であった〔同５〕。被告有限会社Ｃは，平成１３年度は，コリンキー２１００㎏，糸カボチャ３４８㎏，茗荷４２７㎏，塩蔵わらび３０㎏を上川村内の農家から買い上げた。〔乙８１の１・５・
９・１０〕
被告有限会社Ｃの平成１１年５月１４日時点における従業員（パートを含む。）は，２７名であり，このうち２６名が上川村民，うち１５名がＧ地域の住民であった〔乙２〕。その後，平成１３年９月１日には，同社の従業員は３１名となった〔乙８０〕。平成１３年に上川村で従業員を１０名以上雇用している企業は１０社であり，このうち被告有限会社Ｃの従業員数は４位で，通年雇用では２位であった。〔乙７１，
７７〕
２　争点１（公益上の必要性）について
地方公共団体の長は，地域住民の多様な意見や利益を勘案して補助の要否について決定を行うもので，その決定には，当該地方公共団体の地理的，社会的，経済的な個別事情や，行政施策の方針等を総合的に考慮した上での政策的判断を要することから，地方自治法２３２条の２の「公益上必要がある場合」にあたるか否かの判断にあたっては，地方公共団体の長に一定の裁量権があると解すべきである。
しかし，恣意的な補助金交付を防ぎ，地方公共団体の財政秩序を維持するとの観点から，この裁量権の範囲には一定の限界があると解すべきであり，特定の事業に対する公金の支出に公益上の必要性があるかどうかは，補助金交付の目的，対象団体の性格・活動状況，補助に至る経緯，補助による具体的効果，地方財政に及ぼす影響等を総合的に考慮して判断すべきである。
(1)　本件補助金の目的
本件補助金は，山振事業費補助金として交付されているところ，山振事業とは，山村等の中山間地域の活性化と定住の促進のために，①高付加価値・高収益型農業の確立，②就業機会の確保，③農林地の適正な利用・管理の促進，④生活環境の整備等により，地域間格差を是正することを目的としており，その中でも，本件事業が該当するとされた農林漁業振興事業は，高付加価値・高収益型農業の確立等による農林漁業の振興のために必要な小規模生産基盤及び近代化施設の整備を行う事業であるとされている。
したがって，以下，本件補助金の支出が，高付加価値・高収益型農業の確立等により，農業の振興に資するものであるか否かを中心に検討する。
(2)　被告有限会社Ｃの性格・活動状況
①　原材料の購入
被告有限会社Ｃは山菜の加工を業としているため，まず，被告有限会社Ｃによる山菜等の原材料の購入が上川村の農業の振興に果たしている役割を検討する。
前判示のとおり，被告有限会社Ｃは，設立当初から，県外から仕入れた塩蔵品，乾燥品を山菜加工品の原材料として使用しており，業績が拡大するに伴って，安価な輸入品を大量に使用するようになっており，本件補助金交付当時も含めて現在に至るまで，上川村内からの山菜購入はわずかである。確かに，山菜は大量採取になじまず，また，通年で安定供給を受けることが難しいこと，人工栽培は困難であること等の事情も認められるところではあるが，Ｃ組合が設立時に立案した事業計画書には，「現在，村内で生産出荷されている（山菜の）量は１３５ｔである」との記載があることからすれば，上川村内から相当量の原材料を購入することは可能であるにもかかわらず，被告有限会社Ｃがこれを買い入れたり，山菜の栽培を試みた形跡は認められず，年間１８０ｔを村内から買い入れるとの当初の事業計画に沿った経営はなされなかったのである。


したがって，被告有限会社Ｃが，本件補助金交付当時，山菜等の原材料を購入することで上川村の農業の振興に寄与していたとは認められない。
②　特産物の創出
次に，被告有限会社Ｃが山菜加工商品を販売することにより，上川村の農業の振興に果たしている役割について検討する。
確かに，被告有限会社Ｃは，山菜やきのこの加工製品を村内・郡内の観光施設等で土産物として販売しており，これは，ふるさと産品の開発・販売を目指す，「上川村山村等活性化ビジョン」の趣旨にも沿うものといえる。しかし，被告有限会社Ｃの総売上高のうち，村内・郡内での販売は５．７％に過ぎず，その余は卸問屋を通じて，工場・食品メーカー等に販売されているという状況に鑑みれば，被告有限会社Ｃの製品が，上川村の産品であることを広く消費者に知らしめて，ブランドイメージを築いたりするものとは認め難く，上川村の農家が山菜の採取又は栽培に取り組む動機付けとなる可能性は極めて乏しいといわざるを得ず，被告有限会社Ｃには，上川村の特産物を製造するという公益的性格は乏しいものと考えられる。
したがって，被告有限会社Ｃが，補助金交付当時，山菜加工商品を販売することで上川村の農業の振興に寄与していたとは認め難い。
③　椎茸加工事業
本件事業は，椎茸加工施設の新規建設と排水処理施設の設置の２事業に大別されるところ，被告らは，これらは不可分であり，椎茸栽培の普及と農家所得の向上につながるものであると主張する。
確かに，公社における椎茸栽培に伴って発生する市場価値のない規格外椎茸を有効利用することには合理性があり，また，椎茸に付加価値を加えることで新たな需要を開拓する効果も考えられるところである。しかし，椎茸栽培は新規事業であって，これが上川村の農家に普及するかどうかは不明であること，規格外椎茸は，本来あってはならず，採算を維持するためには発生を抑制すべきものであり，その発生率は１割程度に過ぎないこと，規格外椎茸は市場価値が少ないとはいえ，被告有限会社Ｃが公社から買い取る価格は低廉であること等，このような効果が発生するか否かについて不確定要素も多く見受けられる。
また，被告有限会社Ｃが椎茸加工事業を行うことになった経緯を検討するに，平成７年ころから，被告有限会社Ｃは，従来から操業してきた山菜加工業の過程で発生する大量の汚水の処理施設を設置する必要が生じ，保健所から平成１０年度が最終年度であるとの勧告を受けていたこと，これを被告Ｂも知っており，補助金で排水処理施設を購入できないかを数年来検討していたものである。他方，新たに椎茸の加工作業を行うとしても，化学処理が必要なほどの大量の汚水が発生することは考えられなかった。（もっとも，被告有限会社Ｃ代表者は，椎茸加工過程でも，洗浄機による洗浄，かごによる圧搾水切り，加熱調味二重釜での加熱煮込み，瓶詰め作業台での瓶詰め，セイロによる加熱殺菌，袋詰めのための計量などの際に排水が出，洗浄機による洗浄の際には大量の水が必要であると述べるが〔乙４９〕，加工に用いる原材料は生椎茸であり〔乙８２の２〕，椎茸の洗浄は真水で行っていること〔被告有限会社Ｃ代表者〕，ＢＯＤ値が問題とされる脱塩のための煮沸の過程は，キムチ漬けの場合に行うのみであること〔被告有限会社Ｃ代表者〕，被告有限会社Ｃの総売上高に占める椎茸加工製品の割合は，年々上昇しているとはいえ，３年目の平成１２年度でも２％に過ぎないこと〔乙８４の２〕等からすれば，上記のとおりと認められる。）
そうすると，平成８年ころから，被告有限会社Ｃが規格外椎茸を加工するとの話が持ち上がっていること，当初ふるさと県単事業の希望はＬ地区の多目的集会施設の建設及び被告有限会社Ｃの排水設備の建設の２事業であったが，後に菌床椎茸の栽培施設の建設が加えられていること，被告Ｂが平成１０年３月の議会において，「そのほかでただ規格外として残ったものを今回そういうものとあわせながら実施をして，さらに村の産業の振興として位置づけをやっていった方が，非常に同じ処理施設をつくるにしても，補助事業としてなじむという話でございますので，そういう計画にさせていただいたわけであります。」と述べていること〔甲２２の１・１３４頁〕からすれば，椎茸加工は，被告有限会社Ｃが排水処理施設を新設するに際して，補助金を受けやすくするために付加されたものであることが強く推認されるものである。また，被告有限会社Ｃが行うとされる椎茸加工事業は，その経緯，予想される規模，公社からの買い取り価格等に照らせば，上川村の農家に椎茸栽培を普及させるなど，農業の振興に寄与するものであるかは疑わしかったといわざるを得ない。
④　被告有限会社Ｃの活動状況について
なお，原告らは，被告有限会社Ｃによるポリ容器や山菜くずの不法投棄等を本件事業の公益性を否定する根拠として挙げるが，これらの事実は，被告有限会社Ｃに対する支出の公益性を直接否定するものではない。
(3)　補助に至る経緯
被告らが，被告有限会社Ｃの排水処理施設を補助金で購入できないかを数年来検討していたことは既に述べたとおりであるが，環境基本法８条，３７条や公害防止事業費事業者負担法２条の２，４条１項の理念からすれば，本件加工場の排水による水質汚濁は，できる限り事業者である被告有限会社Ｃの負担により防止すべきである。それにもかかわらず，被告らが，被告有限会社Ｃが公的融資を受けたり，常浪川の環境保全のために利用できる補助金を模索するなど，本件補助金を得る以外の方策を検討した形跡は認められない。確かに，村議会において，Ｏ議員の提案により，被告有限会社Ｃの負担割合が５％増し，上川村の負担割合が５％減少し，事業費も全体では減少したとの経緯はあるものの，本件補助金の交付決定に先立って，被告Ｂが被告有限会社Ｃの資産内容や財政状況を詳細に調査したり，設備工事や設置機械の性能・必要性を検討した形跡もなく，椎茸の処理量（公社からの平均月間購入量５０３．２㎏）を大幅に超える性能（月間処理量８５ｔ）の機械が購入されていることからみても，事業内容及びその費用の検討が十分になされたものとは認め難い。
(4)　補助による効果
被告らは，常浪川の汚染を防ぐことには公益上の必要性があると主張し，現に本件補助金により，被告有限会社Ｃに排水処理施設が設置され，排水のＢＯＤ値は基準を満たすまでに改善している。


しかし，山振事業費補助金の目的である農業振興の観点からみれば，被告有限会社Ｃに排水処理施設が設置されることにより，上川村内からの山菜の買い上げ量が増加したり，菌床椎茸の栽培が普及するなどの効果が生じるとの関係は認め難いし，被告有限会社Ｃが行うとされる椎茸加工商品の製造・販売についても，前判示のとおり，これが菌床椎茸栽培の普及・発展に何らかの役割を果たすかどうかは疑わしい。また，本件補助金交付後，被告有限会社Ｃの営業活動が農業振興に寄与したと認めるに足りる証拠はない。
さらに，就業機会を創出するとの被告らの主張についても，本件補助金は農業振興のために交付されるものであることに鑑みれば，加工製造業を営む被告有限会社Ｃにおいて就業する機会を創出することは補助金の本来の目的の範疇にあるものではないし，実施計画書において，本件事業を実施することにより増加するとされている就業者数の算出根拠も明らかでない。（被告有限会社Ｃの従業員は，本件補助金交付後，増加しているが，本件事業を実施したことと従業員の増加との間に明確な因果関係は認め難い。）
(5)　上川村の財政に及ぼす影響
本件補助金４８１５万円は，上川村の平成１０年度一般会計予算（当初）である３３億５８２０万円〔甲４４〕の約１．４％に及ぶものであるところ，本件補助金を支出することにより期待される効果としては，被告有限会社Ｃが雇用を維持することにより，上川村内の就業場所を確保するという副次的効果はあるにせよ，本件事業が山菜や椎茸の栽培等の上川村の農業を振興させる余地はほとんど考えられず，本件補助金の交付が上川村の財政に与える影響に比べて，得られる利益は小さいというべきである。
また，本件事業には，予想される椎茸の加工量を遙かに上回る性能を有する機械の購入が含まれるなど，事業内容の必要性・相当性は疑わしく，本件補助金は過大な出費であるといわざるを得ない。
(6)　結論
以上のとおり，本件補助金交付当時，被告有限会社Ｃが山菜の購入等により上川村の農業振興に寄与していたとは言い難く，椎茸加工設備を導入することによる農業振興の効果もさほど期待できなかったのであり，椎茸加工設備を新設することに伴う汚水処理の必要性は低いものであった。他方，被告有限会社Ｃは，従来から行ってきた塩蔵品等を原材料とする山菜の加工過程で生ずる大量の排水を処理する必要性に迫られていたのであり，本件事業は，この処理施設を建設することを主たる目的に行われたものと認められる。したがって，被告有限会社Ｃが上川村村民を多数雇用する企業であり，上川村産品である山菜加工品を製造する企業であること，上川村が椎茸栽培等の振興を政策に掲げていたことを斟酌しても，本件補助金がその目的とする地域活性化のための農業振興に資するものとは認め難く，その交付に公益上の必要性があったと認めることはできない。
また，被告有限会社Ｃは，本件事業を山振事業として申請するにあたり，被告有限会社Ｃが上川村内の農家から地場産の山菜を買い入れて加工し，付加価値を高めているとの誤解を生じさせる表現を用いており，被告Ｂは，被告有限会社Ｃの創設者であり，社員でもあったのであるから，被告有限会社Ｃが村内から原材料を買い入れていないことを知っていたものと推認され，上記申請にあたり，公益上の必要性があることを装うため，ことさら上記表現をしたものと認められる。
以上の諸点に加えて，前判示のように，被告Ｂが被告有限会社Ｃの前身であるＣ組合の設立当初から出資者になっていたことや，同被告が被告有限会社Ｃの役員らと密接な人間関係を有することを考慮すると，本件補助金の支出は，主として被告有限会社Ｃの利益を図る目的で行われたのではないかとの疑念を払拭することができないのである。
したがって，被告Ｂが本件事業を公益上の必要性があるとして本件補助金の支出を決定したことには，明らかな裁量権の逸脱があったというべきである。そうすると，本件補助金の交付にかかる被告Ｂの財務会計行為は，地方自治法２３２条の２及び条例１条１項に違反するものであり，村議会において当該補助金の支出にかかる予算案が承認されたからといって，当該財務会計行為の違法性が治癒されるものではない。
３　争点２（損害額）について
本件補助金は，その財源に，国の補助金（３２１０万円）及び県の補助金（６４２万円）を含んでいるところ，補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律及び新潟県補助金等交付規則によれば，これらはいずれも当該認定事業以外の用途に流用することはできず，仮に事業を施行しない場合にはこれを国及び県に返還しなければならないという拘束を受けるものである。
とすれば，本件補助金のうち，国及び県の各補助部分については，これを支出したとしても，上川村の固有財産に変動は生じず，同村に財産的損害を与えるものではないから，上川村が被った損害は，本件補助金のうち，同村の負担部分である９６３万円の限度にとどまると解すべきである。
原告らは，財源次第によって違法な支出が住民訴訟の対象外におかれることは住民訴訟の制度趣旨に反すると主張するが，住民訴訟制度が地方公共団体における住民の財産上の利益を擁護するためのものであることからすれば，その対象は，当該地方公共団体の固有の財産に生じた損害に限られると解すべきである。
第４　結論
以上の認定事実によれば，被告Ｂは違法な財務会計行為により上川村に損害を与えたものであり，被告有限会社Ｃは当該財務会計行為の相手方であるから，地方自治法２４２条の２第１項４号に基づいて，上川村に対し，主文第１項の限度でこれを連帯して賠償する責任があるが，原告らのその余の請求は理由がないので，棄却することとし，主文のとおり判決する。
新潟地方裁判所第２民事部
裁判長裁判官　　犬飼眞二
裁判官　　大野和明
裁判官　　和田三貴子


平成１４年（ワ）第１３１９４号　損害賠償請求事件
口頭弁論終結の日　平成１５年１２月１０日
判　　　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　　Ａ
訴訟代理人弁護士　　　　表　　　　　　久　　　　守同　　　　　　　　　　　表　　　　　　昌　　　　子同　　　　　　　　　　　西　　　村　　　良　　　明
被　　　　　　告　　　　大原種苗株式会社
訴訟代理人弁護士　　　　石　　　井　　　教　　　文同　　　　　　　　　　　川　　　　上　　　　　　良
被　　　　　　告　　　　Ｂ
訴訟代理人弁護士　　　　網　　　本　　　浩　　　幸同　　　　　　　　　　　安　　　部　　　将　　　規同　　　　　　　　　　　土　　　田　　　泰　　　弘
主　　　　　　　　　文
１　被告大原種苗株式会社は、原告に対し、金３００万円及びこれに対する平成１４年９月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２　被告Ｂは、原告に対し、金１００万円及びこれに対する平成１４年９月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。３　原告のその余の請求をいずれも棄却する。
４　訴訟費用は、原告に生じた費用の１０分の１と被告大原種苗株式会社に生じた費用の１０分の１を被告大原種苗株式会社の負担とし、原告に生じた費用の２０分の１と被告Ｂに生じた費用の１５分の１を被告Ｂの負担とし、その余を原告の負担とする。
５　この判決は、第１項及び第２項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
第１　請求
１　被告大原種苗株式会社は、原告に対し、金１８００万円及び内金１５００万円に対する平成１４年９月１日から、内金３００万円に対する平成１５年１月８日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２　被告らは、原告に対し、連帯して、金１５００万円及びこれに対する平成１４年９月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
本件は、写真家である原告が、「誕生花」としての花の選択並びにこれについて原告が撮影した花の写真及び花言葉の組合せ全体について著作権を有すると主張して、①　これを被告大原種苗株式会社（以下「被告大原種苗」という。）が原告に無断でパンフレットに掲載した行為が原告の著作権（複製権）を侵害するとして、その損害賠償を、②　これを被告Ｂが原告に無断で自己の開設したインターネット上のホームページに掲載した行為が原告の著作権（公衆送信権）を侵害するとし、さらに被告大原種苗が被告Ｂの上記行為に許諾を与えた行為が原告に対する不法行為であるとして、被告両名に対してその損害賠償を請求した事案である。１　前提となる事実（特に明示した部分以外は当事者間に争いがない。）(1)　原告は、写真家であり、平成１０年ころに写真集「誕生花（わたしの花、あの人の花）」を、平成１２年にはこの写真集の花の写真の一部を差し替えた普及版となる写真集「誕生花３６６日－わたしの花・あの人の花」を、いずれも原告から出版した（以下これらを「本件写真集」という。）。これは、１月１日から１２月３１日まで、２月２９日を含む３６６日に１日ごとに計３６６種の花を１つずつ「誕生花」と称して対応させた花の写真及びその花言葉の組合せからなる写真集であるところ、その写真は原告が撮影したものであり、それぞれの日に対応する「誕生花」としての花及びこれに対応する花言葉の選択（一部の花言葉の創作も含む。）も、昀終的には原告が行ったものである（甲第１３号証）。(2)　平成１１年、財団法人夢の架け橋記念事業協会（以下「協会」という。）は、平成１２年に開催されるジャパンフローラ２０００（いわゆる淡路花博。以下「淡路花博」という。）の広報用ポスターの制作を株式会社電通（以下「電通」という。）に発注した。


電通は、原告の了解を得て、上記の「誕生花」の写真及び花言葉を掲載したポスター（以下「本件ポスター」という。甲第４号証）を製作して協会に納入した（甲第４、第７号証、第１３号証、乙第２号証の１ないし３）。なお、淡路花博の公式ガイドブックにも、上記「誕生花」の写真及び花言葉が原告の経歴と共に掲載されている（甲第１０号証）。(3)　被告大原種苗は、平成１２年から平成１４年までの間の自社の総合カタログとして、「ｚｉｐａｎｇｕ」と題する冊子（乙第１号証）を製作、発行し、その中に、上記の「誕生花」の写真及び花言葉全部を、本件ポスターから転載した。上記転載について、被告大原種苗が、原告に許諾を求めたことはない。(4)　被告Ｂは、平成１２年（始期の詳細については争いがある。）から、自らが開設していた被告Ｂのインターネット上のホームページにおいて、上記の「誕生花」の写真及び花言葉全部を、上記「ｚｉｐａｎｇｕ」から転載した。上記転載について、被告Ｂが、原告に許諾を求めたことはない。
２　争点
(1)　「誕生花」の写真及び花言葉の組合せ全体について著作権が成立するか
〔原告の主張〕
１年の各日に一定の花を対応させ、あるいは一定の花に「花言葉」や「花占い」を対応させる手法自体は、主として西欧において古来から存在した。しかし、原告は、ギリシャ神話やキリスト教の伝統等によって成立した花言葉を無批判に踏襲するのではなく、「地球と共生、植物からのメッセージ」をテーマに、「人間にも個性があるように花たちにもすばらしい生命の個性が輝いている」、「自分の誕生花や大切なあの人の誕生花に、より一層の愛情を持って頂ければ、その花たちはより美しく人々に語りかけてくれる」、「誕生花は人生の応援花」とのコンセプトに基づき、誕生花、花言葉を選択し、あるいは創作した。したがって、他の選者により「誕生花」として選択されている花とは異なる「誕生花」を選択していることも多い。花言葉についても、一般に流布され、定着しており、問題がないと原告が判断したものはそのまま採用しているけれども、例えば、あるホームページ上で３月１３日の誕生花とされている「タンポポ」の花言葉は「軽薄」とされているが、「人生の応援花」として「軽薄」はふさわしくないとの観点から、原告の「誕生花」では、「タンポポ」の花言葉を「また逢う日まで、楽しい思い出」としているように、花言葉を選択、創作している。
また、それぞれの花の写真は、ごく一部の園芸花を除き、日本各地に自生しているそれぞれの花につき、時期も選択して、前記花言葉に合致するイメージの表現として、原告が各自生地に赴いて５年かけて撮影したものである。このように、「誕生花」としての花の選択及びこれに対応する花言葉の選択ないし創作は、原告独自の思想ないし感情の表現であり、花の写真も、そのような思想ないし感情の表現の一環として原告が撮影したものである。したがって、これらの組合せ全体に、原告の著作権が成立する。なお、Ｃ著作にかかる「花を贈る事典３６６日」（平成５年講談社発行）は、「誕生花を贈る３６６日」シリーズ（平成８年講談社発行）の製作にかかわる動機を与えたことは否定しないが、基本的には植物学者による花の解説書であり、写真集でもない。原告は、これを基本に、各花の写真を組み合わせる企画を出版社に持ち込み、Ｃの賛同を得て、「誕生花を贈る３６６日」シリーズ（春・夏・秋・冬）４冊（平成８年発行）を製作した。しかしながら、その際、花言葉の選択については、昀終的にはＣが決定したため、原告の意見と異なる部分があった。また、花の写真についても、原告が撮影したものだけでは出版時期に間に合うようにすべての花の写真が揃わなかったため、足りない分は友人の写真家２名から写真の提供を受けた。このように、これらには原告にとって不満が残る部分があったため、自分自身が納得できるものとして、原告自身の手で本件写真集を製作し、出版したものである。
〔被告らの主張〕
「誕生花」の選択については、単に花と日を表す言葉を組み合わせたにすぎず、その表現方法に創作性はない。
花言葉についても、表現そのものについては何ら創作性はなく、花との組合せについても、表現方法の創作性はない。しかも、花言葉の大半は、一般に流布され、または他の出版物中にも見られるものであり、この点でも創作性はない。さらに、Ｃ監修にかかる「誕生花を贈る３６６日」シリーズ４冊（平成８年発行）や、同人著作にかかる「花を贈る事典３６６日」（平成５年発行）にも、本件ポスターにおける「誕生花」としての花の選択と花言葉の組合せと重複するものが多数記載されており、この事実からしても、「誕生花」としての花の選択及び花言葉の組合せがすべて原告の発案によるものとはいいがたい。
(2)　原告は写真等の著作権を電通に譲渡したか
〔被告大原種苗の主張〕
原告は、本件ポスターの作成に当たって著作権を留保していたと主張するが、本件ポスターの企画製作に関しては、原告は電通の下請であり、「誕生花」も含めて、著作権等の権利は注文主である電通に帰属することになっていたものである。      協会と電通との間の本件ポスターの作成委託契約書の規定によれば、本件ポスターの著作権が協会に帰属していたことは明らかである。仮に、本件ポスターの著作権が電通に帰属していなかったとしても、原告は、電通との間で本件ポスターに関する契約を締結するに当たり、著作権の使用契約が表に出ないように外観を整え、著作権に関して全く記載のない請求書を発行したことによって、対外的に電通に本件ポスターの著作権が帰属するかのような外観を作出し、かつ、その作出について認識していた。そして、この外観に基づいて、電通は本件ポスターの著作権を協会に譲渡し、協会も、本件ポスターの著作権が協会に帰属していると信じていたものであるから、原告が、協会及び協会から転載の許諾を受けた被告大原種苗に対し、自己が著作権者であることを主張することは、信義則上許されない。
〔原告の主張〕
本件ポスターは、淡路花博の広報用として、電通が企画し、原告に原稿作成を依頼し、原告が大きさ、色合い、レイアウトなどの内容を決定して原稿を完成させたものである。原告は、電通に対し、部数を限定して本件ポスターを製作することを許諾し、その対価を受けた。そして、電通が本件ポスターを製作して協会に納入したものである。なお、淡路花博の開催期間中、協会が、これを販売したいと考えたため、原告と電通は、本件ポスターの増刷に関し、第２次契約を締結した。以上のとおりであるから、原告は、「誕生花」の著作権を電通に譲渡しておらず、また、協会との間で何らの取り決めもしていないし、協会に対して複製権を与えてもいない。


なお、本件ポスター製作についての原告から電通への請求書には、著作権使用料という名目はないが、これは、電通の希望によるものであり、原告が電通の下請のような形でポスターを企画、製作するという形式をとったものである。(3)　協会は被告大原種苗に対して転載を許諾したか
〔被告大原種苗の主張〕
被告大原種苗は、「ｚｉｐａｎｇｕ」への「誕生花」の掲載につき、平成１１年７月ころから９月ころに、協会の入場券販売管理本部本部長であったＤに、本件ポスターの「ｚｉｐａｎｇｕ」への転載について許諾を求めた。協会は、検討した結果、「ｚｉｐａｎｇｕ」が無償配布であることから、複製を許諾することとして、被告大原種苗にＤを通じて許諾することを伝えた。なお、淡路花博の公式ガイドブックは、有償で販売するものであるから、協会において、無償で配布する「ｚｉｐａｎｇｕ」とは取扱いが異なったものである。
〔原告の主張〕
淡路花博の公式ガイドブックを作成した業者が、原告の「誕生花」を掲載するため、協会の指示で原告を訪れて許諾を得たという経緯や、Ｄの担当部署が入場券販売管理本部であったことに照らせば、Ｄを通じて協会が転載の許諾をしたとは考えがたい。
(4)　被告大原種苗は被告Ｂに対して転載を許諾したか
〔被告Ｂの主張〕
被告Ｂは、平成１２年７月下旬、被告大原種苗のＥ専務から、「ｚｉｐａｎｇｕ」に掲載されていた「誕生花」の写真等を、被告Ｂのホームページに転載することの許諾を受けた。
〔原告の主張〕
被告大原種苗は、被告Ｂが「ｚｉｐａｎｇｕ」からホームページへ転載するにつき、これに先立って許諾を求められ、これに対して何ら権限なく許諾を与えた。
なお、被告大原種苗は、Ｅが、被告Ｂから転載の許諾を求められた際、協会から許諾を得ていることを説明した上で、営利目的でなければ許諾を受けられると思う旨の意見を述べた旨主張するが、そうであれば、被告Ｂは協会に許諾を求めるはずであるが、被告Ｂがそうしなかったことに照らせば、被告大原種苗が許諾を与えたことは明らかである。
〔被告大原種苗の主張〕
被告大原種苗が、被告Ｂに対し、「ｚｉｐａｎｇｕ」から被告Ｂのホームページへ転載するについて許諾したことはない。
平成１２年１月、被告Ｂから、Ｅが、酒席の雑談の中で相談を受けたことがあり、これに対し、被告大原種苗は、協会から許諾を得ていることを説明した上で、営利目的でなければ許諾を受けられると思う旨の意見を述べたことがあるにとどまる。
(5)　被告らの故意過失の有無
ア　被告大原種苗による侵害について
〔原告の主張〕
本件ポスターには、「誕生花」の著作権者が原告であることが明示されているし、ポスター写真等について著作権者が存在することは公知の事実であるから、被告大原種苗は著作権侵害について故意又は有過失であった。なお、被告大原種苗は、Ｄを通じて協会から使用許諾を得たと主張するが、仮に、入場券販売管理本部本部長であったＤが、本件ポスターの著作権について責任ある回答をすることができると信じたというのであれば、その点に過失がある。
〔被告大原種苗の主張〕
協会は、本件ポスターの著作権が協会に帰属していると信じていたし、実際、被告大原種苗に対し、他に著作権者が存在することをうかがわせるような言動は一切なかった。
原告は、本件ポスターには、「誕生花」の著作権者が原告であることが明示されていると主張するが、本件ポスターでの著作権者表示は「KITAShunkanPhotoLibrary」となっており、原告が著作権者であることが明示されているとはいえないし、被告大原種苗が参考にした本件ポスター（第１刷分）には、そもそもそのような表示はなかった。
したがって、被告大原が「誕生花」の写真及び花言葉を掲載したことは、正当な利用行為であると信じるについて相当の理由があったのであるから、被告大原種苗に過失はない。
イ　被告Ｂによる侵害について
〔原告の主張〕
被告大原種苗は、種や苗、園芸用品の卸商であり、写真家ではないことからして、「誕生花」について著作権を有していないことは明らかであるから、被告Ｂとしては、「ｚｉｐａｎｇｕ」に掲載された「誕生花」について、別途著作権者が存在することを容易に想定し得るところ、被告Ｂには「誕生花」の著作権者を確認してその者から許諾を得べき注意義務を怠った過失がある。被告大原種苗は、「誕生花」について、自らが著作権を有していないことを知っていたのであるから、被告Ｂから「ｚｉｐａｎｇｕ」からホームページへの転載についての許諾を求められた際、被告Ｂに対し、自らは著作権者でないことを告げ、著作権者に許諾を求めるよう助言すべきであったのにこれを怠り、あたかも自らが「誕生花」の利用許諾権を有しているかのごとく振る舞ったのであるから、これ自体が原告に対する不法行為である。
〔被告Ｂの主張〕
被告大原種苗は、規模の大きい国内有数の種苗園芸資材卸業者であり、一般の園芸用品店から厚い信頼を寄せられているところ、「ｚｉｐａｎｇｕ」は被告大原種苗のカタログであり、そこに掲載されている写真のほとんどは、被告大原種苗が扱う種苗・園芸用品を撮影したものであり、被告大原種苗が当該写真を利用して本件カタログを作成するに当たっては、特別の事情がない限り被告大原種苗が当該写真の著作権を有していると考えるのが通常である。また、「ｚｉｐａｎｇｕ」には、原告の氏名の記載は全くなく、他に権利者の存在を疑わせる記載も全くない。
しかも、被告Ｂは、本件訴訟に至るまで、本件ポスターを見たことはなく、平成１４年８月に著作権侵害を指摘する原告からの電子メールを受けるまで、「誕生花」について、被告大原種苗以外に著作権等の権利を有する者が存在すると想像することは不可能であった。
したがって、仮に被告Ｂが原告の著作権を侵害したとしても、被告大原種苗がその著作権を有するものと過失なく信じてその許諾を受けたものであるから、被告Ｂは無過失である。
〔被告大原種苗の主張〕


前記(4)の被告大原種苗の主張のとおりであり、被告Ｂの侵害について、被告大原種苗が責任を負う理由はない。
(6)　損害
〔原告の主張〕
原告が「誕生花」の写真及び花言葉を使用させる場合において、「誕生花」自体を商品としない使用形態のときは、半年単位で３００万円の使用料を徴している。
ア　被告大原種苗は、「ｚｉｐａｎｇｕ」によって、平成１２年１月１日から、少なくとも平成１４年８月２１日までは無断で使用していたのであるから、本来原告に支払うべき使用料は３年分１８００万円である。原告は、上記相当額の損害を被った。
イ　被告Ｂは、平成１２年２月ころから、少なくとも平成１４年８月ころまでは無断で使用していたのであるから、本来原告に支払うべき使用料は２年半分１５００万円である。
原告は、上記相当額の損害を被った。
この損害については、被告らが連帯して損害を賠償する責任を負う。
〔被告大原種苗の主張〕
「ｚｉｐａｎｇｕ」のように不特定多数の得意先に無償で配布することが予定されている出版物については、原告主張のように使用期間によって利用料を決定することには合理性がない。
また、原告が主張するような使用料による契約実績はない。
〔被告Ｂの主張〕
被告Ｂが「誕生花」の写真と花言葉を自己の開設するホームページに掲載していたのは、平成１２年７月ころからである。
原告が主張する使用料金表の作成経緯自体不明であるし、現実の利用状況においても必ずしもその使用料によった契約はされていない。また、原告が主張する使用料は、花言葉を含めた「誕生花」全体についての使用料とされており、かつ、その金額は同種写真の著作権使用料としてはあまりに高額に過ぎることからすれば、原告主張の金額が本件ポスターに関する著作権使用料の算定に当たって参考とはならない。
第３　当裁判所の判断
１　争点(1)（著作権の成立する範囲）について
原告は、「誕生花」としての花の選択並びにこれに対応する写真及び花言葉の組合わせ全体に、原告の著作権が成立すると主張するので検討するに、前記第２の１の「前提となる事実」(1)によれば、本件写真集は、１年３６６日に１日ごとに計３６６種類の花を１つずつ「誕生花」として対応させ、写真家である原告が撮影したそれぞれの花の写真と花言葉を組み合わせて製作した写真集であり、それぞれの日に対応する「誕生花」としての花及びこれに対応する花言葉の選択は昀終的に原告が行ったものであり、花言葉の一部は原告自らが創作したものである。この事実と証拠（甲第４、第９、第１３号証）によれば、本件写真集に用いられた３６６枚の花の写真は、原告の構想する「誕生花」に合致する花を、主として自然の中で咲いている花の中から取材旅行で探し出し、毎年定点観測を行うことなどを繰り返して、約５年をかけて撮影したものの中から選択したものであることが認められ、これらの写真は、その撮影対象・時期の選定、撮影の構図等において創作性があり、原告の思想又は感情を創作的に表現したものとして、著作物性を有するものであると認められる。そして、これらの写真のみならず、１年の各日ごとの「誕生花」の選択とこれに対応した写真及び花言葉の組み合わせとして表現されたものの全体は、１年３６６日の「誕生花」とその花言葉という統一的なまとまりのある意味を有しており、単なる花の写真の集合を超えて、原告の思想又は感情が創作的に表現されたものとして、著作権法上の著作物に該当するものと認めるのが相当である（以下、本件写真集における「誕生花」としての花の選択並びにこれに対応する写真及び花言葉の組合せ全体を「本件誕生花」という。）。この点について、被告らは、「誕生花」の選択についても、花言葉の表現そのもの及び花との組合せについても、表現方法の創作性はないと主張する。確かに、１年の各日に一定の花を対応させることや、一定の花に「花言葉」を対応させるという手法が古来から存在することは原告が自認するところであるし、甲第９号証及び弁論の全趣旨によれば、原告が本件写真集ないし本件ポスターにおける「誕生花」の花言葉として選択した言葉の多くは、一般に流布され、又は他の出版物中にも見られるものであることが認められる。また、本件写真集における各日に対応する「誕生花」の具体的な選択及びそれぞれの花言葉も、Ｃ著「花を贈る事典３６６日」（平成５年発行）（丙第２号証）と共通するところが多く見られる。原告は、「誕生花は人生の応援花」とのコンセプトから、一般に流布されている花言葉でもこのコンセプトにふさわしくないものについては、自ら創作したと主張するが、花言葉の一部に原告が創作したものがあるとしても、花言葉自体は、一般的な言葉を選択したごく短い表現である（例えば、１月１日の「梅」は「忠実、気品」、１月２日の「シンビジューム」は「飾らない心、素朴」といったものであり、原告が自ら創作した花言葉がどれであるかは特定されていないが、甲第４号証（本件ポスター）によれば、どの花言葉も同程度の長さと表現態様である。）。
しかしながら、１年の各日に対応した花を「誕生花」として選定するというアイデアや個々の花言葉の表現自体は著作権法による保護の対象にならないということと、１年３６６日のそれぞれの日に対応した「誕生花」を具体的に選定し、その花言葉を選択ないし創作し、これと各花の写真とを組み合わせて表現することが全体として著作物に当たるかどうかということとは別個に考える必要がある。そして、本件写真集におけるこれらの組み合わせからなる表現（本件誕生花）は、前述のとおり、全体として統一的に原告の思想又は感情を創作的に表現したものと認めるに足りるものというべきである。したがって、本件誕生花について著作物性を肯定することができる。
２　争点(2)（著作権の譲渡の有無）について
(1)　被告大原種苗は、本件ポスターの作成に当たって、著作権等の権利が注文主である電通に帰属することになっていたと主張するところ、確かに、協会と電通との間の本件ポスターの作成委託に関する「委託契約書」（乙第２号証の３）の第１１条には、「著作権」との表題で、「淡路花博『ジャパンフローラ２０００』ＰＲ紙面の著作権は、甲（協会を指す。）に帰属する。」と記載されていることが認められる。


しかしながら、上記契約書の文言自体、「淡路花博『ジャパンフローラ２０００』ＰＲ紙面の著作権」とあって、本件誕生花の部分を含む本件ポスター全体についての著作権の帰属を定めたものとは文言からも解しがたいし、上記契約書（乙第２号証の３）の作成に原告が関与したことを認めるに足りる証拠もない。本件ポスターの作成経過を検討しても、電通が協会に提出した、淡路花博プロモーション計画案（甲第７号証）には、「『誕生花３６６日・Ａ写真集』を起用した３６６日の誕生花プロモーション展開」と記載され、既に写真集として成立して刊行されている著作物を用いることが予定されていたにとどまり、期間を限定して開催される博覧会のプロモーションに用いるに当たって、その使用許諾にとどまらずに、著作権の譲渡までを受けることまで予定されていたとは通常考えがたい。そして、本件ポスターの製作に当たって原告が電通に交付した請求書の控え（甲第８号証の１ないし４）にも、原告が電通に著作権を譲渡したことをうかがわせる記載は存在しない。かえって、上記請求書の控えのうち、平成１２年３月４日付のもの（甲第８号証の４）には、品名として「誕生花用写真データ使用料」、摘要として「（花博ポスター増刷）」との記載があり、これによれば、本件ポスターの増刷に当たって、原告が電通に写真データの使用料を請求したことが認められる。さらに、本件ポスターに掲載された本件誕生花の部分のすぐ下には「KITAShunkan   PhotoLibrary」との表示がされており（甲第４号証）、このことは、電通においても当然に認識していたものと推認できる。これらの事実によれば、本件ポスターの作成に当たって、原告は本件誕生花についての著作権を電通に譲渡していなかったことを推認することができる。
他に、原告と電通の間で本件ポスターの作成にあたって本件誕生花の著作権を電通に譲渡したことを認め得る証拠はない。
(2)　また、被告大原種苗は、原告は、対外的に電通に本件ポスターの著作権が帰属するかのような外観を作出し、かつ、その作出について認識しており、この外観に基づいて、電通は本件ポスターの著作権を協会に譲渡し、協会もこれを信じたものであるから、原告が、協会及び協会から転載の許諾を受けた被告大原種苗に対し、自己が著作権者であることを主張することは、信義則上許されないと主張する。
しかしながら、上記(1)で判示した本件ポスターの作成経過に照らすと、協会が本件ポスターの著作権が協会に帰属すると信じていたとは直ちに認めることはできない。
この点について、淡路花博を主宰していた協会の担当者であった証人Ｄは、本件ポスターは、協会で作成したものであるから、これについての権限はすべて協会にあると考えていた旨証言するが、同時に、著作権等については協会内ではあまり気にしていなかった旨も証言しており、これに、前示のとおり、本件ポスターに掲載された本件誕生花部分の下に「KITAShunkan   PhotoLibrary」との表示がされていることも合わせ考慮すれば、協会は、単に著作権については十分に考慮していなかったにすぎないとみるのが合理的であり、本件ポスターの著作権が協会に帰属していると信じていたとまで認めることはできない。なお、被告大原種苗は、本件ポスターの第１刷には上記「KITAShunkan   PhotoLibrary」の表示がされていなかったと主張し、証人Ｄも、協会の周囲の者に聞いたところ、この表示は第１刷にはなかったのではないかという者がいた旨証言するが、この証言自体が伝聞であり、何らの裏付けもない上、増刷分になって初めて上記のような表示を加える理由も乏しいから、この主張は採用することができない。また、協会が作成した「淡路花博の入場券販売の手引き」（乙第３号証）には、「標章等に関する一切の権利」が協会に属する旨の記載があるが、ここでいう「標章等」は淡路花博の「シンボルマーク、マスコットキャラクター、愛称及びロゴタイプ」をいうものと明示されており、本件ポスターに用いられた写真までもがこれに含まれるものとは考えがたく、しかも、証人Ｄの証言によれば、本件ポスターの完成は上記「淡路花博の入場券販売の手引き」の作成後であったことが認められるから、上記記載をもって、協会が本件ポスターの著作権が協会に帰属していると信じていたと認めることもできない。
さらに、原告が、電通との契約に当たって、著作権の使用契約が表に出ないように外観を整え、著作権に関して全く記載のない請求書を発行したからといって、対外的に電通に本件ポスターの著作権が帰属するかのような外観を作出したものということもできない。したがって、被告大原種苗の主張は、その前提を欠くものであり、採用することができない。
３　争点(3)（協会による被告大原種苗に対する許諾の有無）について仮に協会の被告大原種苗に対する転載の許諾があったとしても、自己の有する権利以上のものを他人に与えることができない以上、被告大原種苗の不法行為の成立を直ちに否定することにはならないから、独立した争点たりうるものではない。ただし、争点(5)の被告大原種苗の過失の成否に影響し得るものであるから、この限度で検討する。
証人Ｄ及び同Ｅの各証言並びに乙第４号証（Ｄの陳述書）及び第５号証（Ｅの陳述書）によれば、協会の入場券販売管理本部の本部長であったＤが、淡路花博の宣伝活動の打ち合わせのために被告大原種苗を訪れた際、被告大原種苗の担当者であったＥから、本件ポスターを被告大原種苗の無償配布用のカタログ（この完成したものが「ｚｉｐａｎｇｕ」である。）に転載してもよいかと尋ねられ、Ｄは、協会の常務理事及び観客誘致部の部長と協議して、協会の回答として、無償で配布するものであれば転載しても構わない旨をＥに伝えたことが認められる。原告は、淡路花博の公式ガイドブックを作成した業者が、本件誕生花を掲載するため、協会の指示で原告を訪れて許諾を得たという経緯や、Ｄの担当部署が入場券販売管理本部であったことから、Ｄを通じて協会が転載の許諾をしたとは考えがたいと主張するが、上記のとおり、協会は、無償で配布するものであれば転載しても構わないと回答したものであり、有償で配布するガイドブック（甲第１０号証）とは前提を異にするし、被告大原種苗に対して回答を伝えたのが入場券販売管理本部長であったＤであったことについても、そもそも被告大原種苗からの転載許諾の申し入れが、淡路花博の宣伝活動の打ち合わせのために訪れたＤを通じてされたものであることに照らせば、何ら不自然なところはない。そして、他に、上記認定を覆すに足りる証拠はない。
したがって、協会は、被告大原種苗に対し、本件ポスター中の本件誕生花を被告大原種苗が作成する無償配布用のカタログに転載するについて許諾をしたと認めることができる。


４　争点(4)（被告大原種苗による被告Ｂに対する許諾の有無）について仮に被告大原種苗による被告Ｂに対する許諾があったとしても、被告Ｂの不法行為の成立を直ちに否定するものでないことは争点(3)の場合と同様である。しかし、争点(5)の被告Ｂの故意過失の成否に影響し得ることも争点(3)の場合と同様であるから、この限度で検討する。
被告Ｂは、平成１２年７月下旬、Ｅ専務から、「ｚｉｐａｎｇｕ」に掲載されていた本件誕生花の写真等を、被告Ｂのホームページに転載することの許諾を受けた旨主張し、その本人尋問の結果及び丙第１号証（被告Ｂの陳述書）中には、平成１２年７月に行われた被告大原種苗の見本市の後にホテルで設けられた懇親会の席上で、Ｅが参加者にマイクロホンを回してスピーチを求めた際、被告Ｂの番になったときに、ホームページにカタログ（「ｚｉｐａｎｇｕ」）の中の本件誕生花を使わせてもらいたい旨話し、他のテーブルのところにいたＥが、「どうぞどうぞご自由にお使い下さい。」と答えた旨の供述があり、甲第５号証の１（被告Ｂから原告に宛てた電子メールの文面を印刷したもの）にも、本件誕生花の写真及び花言葉を被告大原種苗のカタログから転載する際には「大原種苗のＥ専務様のご承諾をいただきました」との記載がある。また、原告も、被告Ｂがそのホームページに本件誕生花を「ｚｉｐａｎｇｕ」から転載するに先立ち、被告大原種苗が被告Ｂにその許諾を与えた旨主張する。
上記の、被告大原種苗が被告Ｂに転載の許諾をしたという事実及びその経過については、被告大原種苗は否認するところであるが、仮に、被告Ｂの本人尋問の結果及び丙第１号証の上記供述を採用するとしても、被告大原種苗が、被告Ｂに対し、「ｚｉｐａｎｇｕ」中の誕生花の写真及び花言葉を転載することを許諾したと認めることはできない。
すなわち、被告Ｂの本人尋問の結果によれば、平成１２年７月の被告大原種苗の見本市の後の懇親会とは、ホテルのパーティー会場で５０ないし６０人程度の参加者が幾つかのテーブルに分かれて座り、酒食が提供されるものであることが認められるところ、被告Ｂの上記スピーチが、懇親会の前半に行われ、それまでに被告Ｂ自身はほとんど酒を飲んでいなかったとはいえ、このような、衆座の中でのマイクを用いたスピーチにおいて、カタログの写真の転載許諾を求めるような発言がされたとしても、これを聞いた者において、真摯な転載許諾の申込みであるとは理解しがたいのが通常であるというべきである。したがって、上記供述のように、Ｅが「どうぞどうぞご自由にお使い下さい。」と答えたとしても、その趣旨を、儀礼的な挨拶を越えた転載の許諾であると解することはできない。また、甲第５号証の１中の上記記載は、被告Ｂにおいて、被告大原種苗のＥから転載の許諾を受けたと認識していることを示すにすぎず、上記被告Ｂの供述についての検討を合わせ考慮すれば、被告大原種苗が被告Ｂに対して転載を許諾したものと認めるには足りない。
そして、他に、被告大原種苗が被告Ｂに対し、「ｚｉｐａｎｇｕ」中の本件誕生花をホームページに転載することについて、許諾したことを認めるに足りる証拠はない。
したがって、被告大原種苗が、被告Ｂに対し、上記の如き許諾をしたものと認めることはできない。
５　争点(5)（被告らの故意過失の有無）について
(1)　被告大原種苗による侵害について
本件ポスターには、第１刷分から、本件誕生花の部分の下に「KITAShunkanPhotoLibrary」との表示がされていたと認められることは、前記２のとおりである。「KITAShunkanPhoto   Library」が協会を示すものでないことは、一見して明らかであるから、被告大原種苗としては、本件誕生花に関する著作権の所在について、少なくとも協会に明示的に確認すべき注意義務があったというべきである。
しかしながら、被告大原種苗の担当者であったＥは、本件ポスターの写真に別に著作権者がいるかもしれないという考えを持たず、協会から許諾を得ればよいだろうと考え、その結果、被告大原種苗は、著作権の所在について、協会に明示的に確認することすらしなかった（証人Ｅの証言）のであるから、被告大原種苗には、上記注意義務を怠るという過失があったというべきである。もっとも、上記３で判示したとおり、協会が被告大原種苗に対し、本件ポスターを転載することについて、無償であれば構わない旨を伝えていたという経緯に照らせば、本件ポスターに上記表示がされていたことのみをもって、被告大原種苗に、上記過失を越えて、故意の存在まで認めることはできず、他に、被告大原種苗に故意があったことを認めるに足りる証拠はない。
(2)　被告Ｂによる侵害について
被告大原種苗が、被告Ｂに対し、「ｚｉｐａｎｇｕ」の本件誕生花の写真及び花言葉を転載することを許諾したと認められないことは前記４のとおりである。
被告Ｂは、原告からも、被告大原種苗からも、転載について真摯な許諾を受けずに、これがあるものと軽信して本件誕生花の写真及び花言葉を転載したのであるから、被告Ｂには過失があったといわなければならない。また、上記のとおり、被告大原種苗は、被告Ｂに対し、転載の許諾をしていないのであるから、被告Ｂによる侵害について、連帯して責任を負うべき根拠はない。
６　争点(6)（損害）について
(1)　損害の算定方法について
一般に、著作権法１１４条２項の「受けるべき金銭の額に相当する額」を算定するに当たっては、侵害行為の対象となった著作物の性質、内容、価値、取引の実情のほか、侵害行為の性質、内容、侵害行為によって侵害者が得た利益、当事者の関係その他の当事者間の具体的な事情をも参酌して算定すべきものである。上記損害に関し、原告は、本件誕生花の花の写真及び花言葉を使用させる場合において、本件誕生花自体を商品としない使用形態のときは、半年単位で３００万円の使用料を徴しているから、本件においても、これを基準に損害を算定すべきであると主張する。なるほど、甲第３号証（原告の写真等の使用料金表）によれば、原告は、本件誕生花の写真及び花言葉の使用料について、半年単位で３００万円と定めていることが認められる。


平成１５年（行ケ）第５８０号　審決取消請求事件（平成１７年１月２８日口頭弁論終結）
判　　　　　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　アルゼ株式会社
訴訟代理人弁護士　　　松本司
同　　　　　　　　　　美勢克彦
同　　　　　　　　　　嶋末和秀
同　　　　　　　　　　岩坪哲
同　　　　弁理士　　　堀田誠
被　　　　　　告　　　山佐株式会社
訴訟代理人弁護士　　　山崎優
同　　　　　　　　　　三好邦幸
同　　　　　　　　　　川下清
同　　　　　　　　　　河村利行
同　　　　　　　　　　加藤清和
同　　　　　　　　　　石橋志乃
同　　　　　　　　　　沢田篤志
同　　　　　　　　　　伴城宏
同　　　　　　　　　　池垣彰彦
同　　　　　　　　　　塩田勲
同　　　　　　　　　　前川直輝
同　　　　　　　　　　今田晋一
同　　　　　　　　　　藤本尊載
同　　　　　　　　　　坂本勝也
同　　　　弁理士　　　梁瀬右司
被　　　　　　告　　　サミー株式会社
訴訟代理人弁護士　　　牧野利秋
同　　　　　　　　　　片山英二
同　　　　　　　　　　飯田秀郷
同　　　　　　　　　　栗宇一樹
同　　　　　　　　　　早稲本和徳
同　　　　　　　　　　北原潤一
同　　　　　　　　　　大月雅博
同　　　　　　　　　　七字賢彦
同　　　　　　　　　　鈴木英之
同　　　　　　　　　　隈部泰正
同　　　　　　　　　　大友良浩
同　　　　　　　　　　戸谷由布子
同　　　　弁理士　　　黒田博道
同　　　　　　　　　　廣瀬隆行
主　　　　　　　　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
特許庁が無効２００２－３５３９１号事件，無効２００２－３５４４３号事件について平成１５年１１月１７日にした審決を取り消す。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，名称を「スロットマシン」とする特許第２５７４９１２号発明（昭和５８年４月８日にした特許出願〔特願昭５８－６１５９２号，以下「原出願」という。〕の一部につき平成２年１月２７日新たな特許出願〔特願平２－１６４４０号，以下「本件分割出願」という。〕，平成８年１０月２４日設定登録，以下，この特許を「本件特許」という。）の特許権者である。
本件特許について特許異議の申立てがされ，原告が，平成１０年１月３０日，明りょうでない記載の釈明を目的として，願書に添付した明細書の訂正を請求し，同年１０月１６日，手続補正書により上記訂正請求書の補正をしたところ，平成１１年１２月２８日，「訂正を認める。特許第２５７４９１２号の特許を維持する。」との決定がされた。
被告山佐株式会社（以下「被告山佐」という。）は，平成１４年９月１７日，被告サミー株式会社（以下「被告サミー」という。）は，同年１０月１８日，本件特許を無効にすることについて審判の請求をし，それぞれ，無効２００２－３５３９１号事件（以下「第１審判」という。），無効２００２－３５４４３号事件（以下「第２審判」といい，第１審判と併せて，「本件各審判」という。）として特許庁に係属した。


特許庁は，本件各審判について併合して審理した結果，平成１５年１１月１７日，「特許第２５７４９１２号の請求項１に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし，その謄本は，同月２８日，原告に送達された。２　平成１０年１０月１６日付け手続補正書により補正された同年１月３０日付け訂正請求書による訂正（以下「本件訂正」という。）に係る明細書（以下「本件訂正明細書」という。）の特許請求の範囲記載の発明（以下「本件発明」という。）の要旨
スタート手段の操作により回転される複数のリールを備え，これらのリールが停止したときに表示窓に現れた絵柄の組み合わせで入賞の有無を表示するスロッ
トマシンにおいて，
１ゲームごとに乱数をサンプリングし，サンプリングされた乱数に対応して複数種類の入賞のうちのいずれかを決め，その入賞の種類に応じたリクエスト信号を発生するリクエスト発生手段と，このリクエスト信号に基づいてリクエスト信号に対応した種類の入賞が得られるように前記リールを停止制御するリールストップ制御手段と，リールストップ制御手段によりリールが停止した後にリールの停止位置を読み取り，前記リクエスト信号に対応した種類の入賞が得られたか否かを判定する判定手段と，この判定手段により前記リクエスト信号に対応した種類の入賞が得られないときに当該リクエスト信号を次回のゲームまで保存する手段とを備えたことを特徴とするスロットマシン。
３　審決の理由
審決は，別添審決謄本写し記載のとおり，①第１審判について，本件訂正は，本件訂正前の明細書である設定登録時の明細書又は図面（第１審判甲７・本訴甲２添付，以下，この明細書及び図面を併せて「本件登録時明細書」という。）に記載した事項の範囲内でしたものではないから，特許法（平成１５年法律第４７号による改正前の特許法，以下，特に断らない限り，同じ。）１２０条の４第３項において準用する同法１２６条２項の規定に違反するものであり，本件特許は，同法１２３条１項８号の規定により無効とすべきものであり，また，②本件各審判について，本件分割出願は，原出願の願書に最初に添付した明細書又は図面（第１審判甲１１・第２審判甲３・本訴甲４の補正の掲載を除く部分，以下，この明細書及び図面を併せて「原出願当初明細書」といい，書証番号を「甲４」とのみ付記する。）に記載された事項に基づくものではなく，同法４４条の規定に適合しないから，本件分割出願の出願日は遡及せず，現実の出願日である平成２年１月２７日であるとした上，本件発明は，昭和５９年１０月２３日に公開された刊行物である原出願当初明細書に記載された発明（以下「引用発明」という。）及び特開平１－１９８５８４号公報（第１審判甲１２・第２審判甲７・本訴乙６，以下「乙６公報」という。）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，同法２９条２項の規定により特許を受けることができないものであるから，同法１２３条１項２号の規定により無効とすべきものであるとした。
第３　原告主張の審決取消事由
審決は，特許法４４条１項で規定する分割出願の要件についての認定判断を誤り（取消事由１），同法１２６条２項で規定する訂正の要件についての認定判断を誤った（取消事由２）ものであるから，違法として取り消されるべきである。１　取消事由１（分割出願の要件についての認定判断の誤り）(1)審決は，「原出願の当初明細書（注，原出願当初明細書〔甲４〕）に追加的な変形態様として記載される，ヒットリクエストを次回のゲームまで保存する技術事項に基づいて，訂正事項ｄ（注，本件登録時明細書〔甲２添付〕７頁右欄２３行目の『持ち越され，』を，『持ち越される。すなわち，第２５図のフローチャートにおいて，入賞か？の判定でＮＯの場合は，ＹＥＳの場合と異なり，ヒットリクエストの減算は行わない。このように，入賞か？の判定でＮＯの場合はヒットリクエストの減算は行わないという処理により，第１４図ＲＡＭ５の該当エリアにセットしたフラグをそのままとすることにより，リクエスト信号を次回のゲームまで保存する手段を構築している。尚，持ち越しとは，その文言の意味通り，残して次へ送ることをいい，保存とは，同じくその文言の意味通り，そのままの状態を保って失わないことをいい，いずれもヒットリクエストが次回のゲームに用いられる点で同じ意味である。こうして，』と訂正する訂正事項）に記載されるようにフラグにより次回のゲームまでリクエストを保存するリクエスト保存手段を構築することは，別の課題に基づく新たな技術思想の創作というべきであって，当業者が原出願の当初明細書に基づいて当然理解するものとはいえず，また，次回のゲームまでリクエストを保存するという技術思想が周知の事項であるとする証拠も見あたらない」（審決謄本１４頁第３段落）とした上，本件分割出願は，原出願当初明細書に記載された事項に基づくものではないと判断したが，本件訂正によって明記されるに至ったフラグの持ち越しに関する保存手段の実施例（訂正事項ｄ）も，原出願当初明細書に記載された事項から当業者が自明のこととして導き出せる事項であり，これに包含されているというべきであるから，本件分割出願が分割出願の要件に違反するものではない。


(2)審決は，分割の適否を先行させずに訂正の適否から判断するという順序を採用した理由が明らかではなく，不自然さを禁じえないが，特に，本件訂正後の実施例が原出願当初明細書（甲４）に記載されたものか否かを，本件分割出願の適法性の判断基準とした点は，特許法４４条１項の規定から導かれない誤ったものである。審決は，本件訂正後の実施例（訂正事項ｄ）が記載されているか否かによって本件登録時明細書（甲２添付）を基準とする訂正の適否のみならず，原出願当初明細書を基準とする分割の適否も決せられるとの論旨を構築するために，あえて訂正の要件についての判断を先行させたものと推測されるが，このような考え方を採用しなければならない理由はない。本件分割出願の基準とすべき原出願の明細書は，原出願直後の昭和５８年６月６日付け手続補正書による補正（以下「昭和５８年補正」という。）後の明細書（甲４の１６頁～１７頁参照，以下「原出願昭和５８年補正明細書」という。）であると解すべきである。なぜなら，特許法４４条１項，２項は，同法２９条の２あるいは平成５年法律第２６号による改正後の特許法１７条の２等と異なり，「願書に最初に添付した明細書」を分割の基準とすることを求めていないからである。そして，本件分割出願については，上記補正日（昭和５８年６月６日）への遡及が認められるべき（東京高裁平成１３年（行ケ）第５９３号同１６年２月１３日判決〔以下「東京高裁平成１６年判決」という。〕参照）であり，上記補正日への遡及が認められない場合，すなわち，「補正の内容（１２）」（甲４の１７頁）に係る上記補正が，要旨変更に該当しないとの理由で出願日は繰り下がらないとする場合は，本件分割出願も，同じく原出願の当初の出願日まで遡及するというべきである。そうすると，本件分割出願の出願日は原出願日である昭和５８年４月８日か，少なくとも，同年６月６日に遡及するから，上記各日以後に頒布された原出願当初明細書は，引用刊行物とはなり得ない。(3)原出願当初明細書（甲４）には，ゲーム開始時，サンプリングされた乱数が，例えば，大ヒットの領域（０～９９等）なら大ヒットリクエストを発生させ，中ヒットの領域（１００～５９９等）なら中ヒットリクエストを発生させ，小ヒットの領域（６００～１５９９等）なら小ヒットリクエストを発生させ，これ以外なら外れにするといったように，サンプリングされた乱数がどこからどこまでの範囲なら何入賞をリクエスト（要求）するかを決め，ゲーム開始時に，これら大，中，小，なしの四つに区別されたヒットリクエストがセットアップされ，これに対応する入賞が４コマずれの範囲内で得られるように，そのヒットリクエストに応じて制御の内容が切り分けられ，第１～第３リールが各停止制御されること，第２リールの停止後，【第２２図】の処理により，第３リールのコードナンバー０～２０に応じて，大，中，小，なしの四つに区別されたヒットフラグ＝数値「１」が各セットアップされること，第３リールの停止後，再度の【第２２図】の処理により，大，中，小，なしの四つに区別されたヒットフラグ＝数値「１」がセットアップされることが記載されている。これらゲーム開始時のヒットリクエスト，第２リール停止後の第３リールのコードナンバーに応じた各ヒットフラグ，第３リール停止後のヒットフラグは，いずれも，ＲＡＭエリアの概念図である【第１４図】のＲＡＭ５に示すように，大，中，小，なしの四つに区別された記憶領域における該当エリアに数値「１」がセットアップされるマイコン制御上の識別情報，すなわちフラグであることも，当業者に自明な事項である。ゲーム開始時のヒットリクエストについては，「すでにセットアップされたヒットリクエスト」（６頁右下欄）と明記されているとおり，第２リール停止後の第３リールのコードナンバーに応じた各ヒットフラグについての「第３リールのコードナンバーに応じてセットアップ」（９頁左上欄第１段落）の記載（再度【第２２図】の処理がされる第３リール停止後のヒットフラグについても同じ）と同様，該当するフラグ＝数値「１」を記憶領域に記憶するものである点は明確にされている。さらに，上記記載から，第３リールの停止後，ヒットリクエストを満足する入賞，すなわち，大ヒットリクエストなら大ヒットの入賞というように，ヒットリクエストに応じた結果が得られた場合は，そのゲーム開始時に得られていたヒットリクエストを減算するが，そうでない場合は，そのゲーム開始時に得られていたヒットリクエストを減算せずに，そのフラグ「１」を消してしまわないことも，当業者に自明の事項であり，「そのままヒットリクエスト（信号）を記憶させておく」との内容が，正に記載されているというべきである。訂正事項ｄによって本件訂正明細書に明記されるに至った，【第１４図】ＲＡＭ５の該当エリアにヒットリクエストに応じたフラグ＝数値「１」をセットし，【第２５図】のシンボル確定時の処理において，ヒットリクエストに応じた入賞が得られた場合には，上記フラグ＝数値「１」を減算するが，入賞が得られない場合には，そのままにしておく（保存する）技術事項は，上記のとおり，当業者が容易に実施できる程度に明確に記載されているのである。なお，ゲーム開始時に得られたヒットリクエストを，概念図である【第１４図】のＲＡＭ５に示すように，大，中，小，なしの四つに区別された記憶領域である該当エリアに，数値「１」としてセットアップすることは，原出願当初明細書に明記された第２リール停止後の第３リールのコードナンバーに応じた各ヒットフラグ，第３リール停止後のヒットフラグと同様，当業者に自明な事項である。したがって，ヒットリクエストのフラグのセット先を具体的ラベル名のＲＡＭ５という記憶領域に明記したからといって，何ら要旨に変更はなく，実質的な同一性は保たれているものである。また，これに関連し，本件分割出願の願書に最初に添付した明細書（甲１４，以下「本件当初明細書」という。）には，原出願当初明細書には記載のない事項であって，「前述したヒットリクエストが発生すると，各ヒットリクエストをカウントするリクエストカウンタが『＋１』され，ＲＡＭ上にストアされる」（５頁右下欄第１段落）として，ゲーム開始時のヒットリクエストのセット先をリクエストカウンタとする旨の記載がある。


(4)審決は，本件分割の適否に関する判断においては，原出願当初明細書（甲４）の【第２５図】は，同じく【第５図】で表される「予め予定された入賞回数カウンタ」から入賞が得られた際に「ヒットリクエスト」を減算するものである（審決謄本１２頁第２段落）と認定している。訂正の適否の判断において，【第２５図】は「リクエストカウンタ」に関するものである（同８頁下から第２段落）と断定しておきながら，分割の適否の判断において，これと全く異なる認定をしていること自体，審決の認定判断が首尾一貫しないものであることを露呈している。さらに，上記認定は，原出願当初明細書の記載と整合しない明白な事実誤認でもある。すなわち，原出願当初明細書には，【第２５図】７段目の「ヒットリクエスト減算」処理とは，「ゲーム開姶時に得られていたヒットリクエスト」を入賞が得られた場合に減算するものであることが明記されている（９頁左下欄第２段落）。【第２５図】の「ヒットリクエスト減算」処理は，ゲーム開始時に得られていたヒットリクエスト，すなわち，ゲーム開始時における乱数サンプリングにより入賞の種類に応じて「得られ」，ＲＡＭに格納されていた入賞要求信号であり，それ以外のものではありえないのである。審決は，【第２５図】の減算対象を「予め予定された入賞回数カウンタの数値」（審決謄本１２頁第２段落），すなわち，ゲームが開始される前に既にＲＡＭに入力（設定）されている所定の数値と解し，【第２５図】は「入賞回数の上限を規制するために所定の上限値を設定してそれ以上に発生したヒットリクエストを無効化するものである」（同頁下から第２段落，１３頁第３段落）と認定しているが，【第２５図】に関する原出願当初明細書の記載と整合しない，誤ったものである。なお，審決は，「図面第２５図に関連するヒットリクエスト減算を変形態様（原告注，原出願当初明細書の９頁右下欄第２段落～１０頁左上欄第１段落に開示された本件発明の「保存手段」）の説明と仮定すると，本来の実施例をゲームの流れに沿って開示する明細書の記載において当然あるべき入賞回数カウンタの減算処理に対応する説明が欠落してしまうことになり不合理である」（審決謄本１３頁最終段落～１４頁第１段落）としながら，他方で，「第２５図には入賞回数カウンタに関する明示的記載がない」（同１２頁第２段落）ことも認めており，殊更に，【第２５図】を，「入賞回数カウンタ」のみと結びつけて解釈することこそ，原出願当初明細書上の根拠を欠くものといわなければならない。(5)審決は，「本件発明に規定される『リクエスト信号に対応した種類の入賞が得られないときに当該リクエスト信号を次回のゲームまで保存する手段』の技術内容（技術的範囲）について検討すると，分割出願である本件発明に係る特許明細書には，・・・『作用』及び『発明の効果』の項にリクエスト信号に基づく入賞が得られないときには当該リクエスト信号が次回以降のゲームに持ち越される旨が記載されているところ，これは，リクエスト信号を入賞が得られるまで次回以降のゲームまで保存することを本件発明の技術的事項とするものである。一方，原出願の当初明細書の記載によれば，発生したリクエスト信号は，次回のゲームまで保存されるにとどまるものである。そうすると，本件発明に規定される前記『・・・保存する手段』は，特許明細書の『作用』及び『発明の効果』の項に記載される如き，入賞が得られるまでリクエスト信号を次回以降のゲームまで保存する前記技術的事項を実質的に包含するから，原出願の当初明細書に記載された事項に基づくものにとどまらず，記載された事項の範囲を超える技術内容をも含むものである」（審決謄本１４頁下から第３段落～最終段落）と判断したが，非論理的といわざるを得ない。なぜなら，原出願当初明細書に記載の「ヒットリクエストが発生されながらも入賞なしとなった場合にはそのヒットリクエストを次回のゲームまで保存する」との技術事項は，当該「次回のゲーム」において入賞なしとなった場合には，更に次回のゲームに使用するために保存することを記載したものであり，次回に入賞なしとして減算されなければ，必然的に次々回に持ち越されることを記載したものであって，「入賞確率の適正化」との目的に照らしてみても，保存されたヒットリクエストを「次回のゲームまでのみ」に「限定」して保存し使用したのでは何らその目的を達し得ないこと，換言すれば，「次回」まで保存されたリクエスト信号に基づいてゲームを行ったがこれに応じた入賞が得られなかったときは，「次回」の「次回」までヒットリクエストが持ち越すようにしてよいことは，原出願当初明細書に基づき当業者にとって極めて自明な事項だからである。換言すれば，「リクエスト信号を次回以降のゲームまで保存する」ことと，「次回のゲームまで保存する」こととは，実質的に同一である。
２　取消事由２（訂正の要件についての認定判断の誤り）(1)審決は，「訂正事項ｄに係る本件訂正は，本件発明を構成する『リクエスト信号に対応した種類の入賞が得られないときに当該リクエスト信号を次回のゲームまで保存する手段』について，訂正前はリクエストカウンタで実現していたものを，訂正後は発生した各ヒットリクエストに応じてＲＡＭ５の該当エリアにセットされるフラグで実現するものであるから，特許請求の範囲に記載される本件発明を構成する技術的事項を別異の構成に変更するものであって，特許の設定登録時の明細書に記載した事項の範囲内で訂正するものではない」（審決謄本１０頁第１段落）と判断したが，訂正事項ｄは，本件登録時明細書に記載された事項の範囲内において，本件発明の保存手段の実施態様を明らかにしたものにすぎず，何ら新規な技術事項を追加するものではないから，誤りである。


(2)訂正事項ｄのうち，「第２５図のフローチャートにおいて，入賞か？の判定でＮＯの場合は，ＹＥＳの場合と異なり，ヒットリクエストの減算は行わない」という処理が行われることは，本件登録時明細書（甲２添付）の【第２５図】のフローチャートを逐語訳したものである。また，「第１４図ＲＡＭ５の該当エリアにセットしたフラグ」が，ゲーム開始時に得られる，入賞の種類に応じた「ヒットリクエスト」に対応してセットされる数値「１」であることは，本件登録時明細書に，「本発明の特徴であるヒットリクエストの発生に関して詳述する。ヒットリクエストは，ゲーム開始時にサンプリングされる乱数値と，ＲＯＭ上の入賞テーブルにストアされた入賞を与えるべき数値群との照合の結果発生される」（７欄第２段落），「（原告注，【第１４図】の）ＲＡＭ５には，大ヒットエリア５ａ，中ヒットエリア５ｂ，小ヒットエリア５ｃ，ヒットなしのエリア５ｄが用意されており，ヒットリクエストに応じてこれらのいずれかのエリアにフラグがセットされる」（１１欄第１段落）と明記されているとおりである。次に，ＲＡＭ５の「該当エリアにセットしたフラグ（原告注，＝数値『１』）をそのままとすることにより」（ヒットリクエストを減算しないことにより），リクエスト信号を次回のゲームまで保存されることは，ヒットリクエスト（該当エリアのセットフラグ＝数値『１』）が「次回のゲームまで持ち越される」（保存される）ことを表した本件登録時明細書の「ヒットリクエストが発生されながらも入賞なしとなった場合には，そのヒットリクエストが次回のゲームに持ち越され，再びこのヒットリクエストを用いてリールの停止制御が実行される」（１４欄第２段落）の記載事項から自明であり，しかも，その減算対象である「ヒットリクエスト」は「ゲームの開始時に得られていた」信号であることは上記のとおりであるから，ゲーム開始時に得られる「フラグ」＝数値「１」が「減算」処理の対象となることは自明である。そして，数値「１」が減算されれば，数値「０」となり，ヒットリクエストは持ち越されず，これが減算されなければ「１」のまま，次回のゲームでも，「再びこのヒットリクエストを用いてリールの停止制御が実行される」ことが上記のとおり１４欄第２段落に記載されている。訂正事項ｄのうち，「尚，『持ち越し』とは」以下の記載は，広辞苑に記載されている用語の意味をそのまま説明したものにすぎない。以上のとおり，訂正事項ｄは，本件登録時明細書又は図面に記載されたも同然の事項をその意味内容どおりに文章化したものであって，何ら新規事項を追加するものではない。
(3)審決は，【第２５図】における「ヒットリクエスト減算」は，訂正事項ａによって削除された「ヒットリクエストカウンタ」に関する実施例（本件登録時明細書〔甲２〕８欄第３段落）のみに関連するもの（審決謄本８頁下から第２段落）と認定しているが，そのような解釈が訂正前の明細書から一義的に導かれるものではないことは，【第１４図】ＲＡＭ５の該当エリアにヒットリクエストに応じてセットされるフラグ（数値「１」）も「減算」対象となることから明らかである。そして，ヒットリクエストに応じてフラグ（数値「１」）がセット（＋１）され，入賞に応じて該数値（ヒットリクエスト）が「減算」（－１）されるＲＡＭ５の該当エリアも，「ヒットリクエストが発生すると，各ヒットリクエストをカウントするリクエストカウンタが『＋１』され，ＲＡＭ上にストアされる。そして，ヒットした際にそのリクエストカウンタは『－１』の減算処理が行われる。また，ヒットしない場合にはそのまま保存され，最終的にリクエストカウンタが『０』になるまでヒットリクエストが発生」するという「ヒットリクエストカウンタ」も，ラベル名を「ＲＡＭ５」と称するか，「ヒットリクエストカウンタ」と称するかの違いを有するのみで，実質的に同一の，リクエスト信号の格納，保存手段に関する実施例を開示したものである。本件訂正は，ラベル名は異なるが実質的に同一の「保存手段」に関する二つの実施例が存在することによる紛らわしさを解消するために，ＲＡＭ５の該当エリアを用いた実施例の記載を明りょうにしたものであって，特許法１２０条の４第２項ただし書３号の要件に適合するものである。ＲＡＭ５のエリア５ａ～５ｄは，【第１４図】に明記されているとおり，数値「０」又は「１」が格納される一時格納領域，すなわち，マイコン分野において１ビットカウンタとして周知慣用された技術手段にほかならない。
また，審決は，「減算処理とはカウンタの如き多数計数手段に対する処理をいう技術用語である」（審決謄本８頁下から第２段落）と認定したが，【第１４図】ＲＡＭ５のエリア５ａ～５ｄのような，数値「０」ないし「１」によりデータを表示する１ビットカウンタ（バイナリカウンタ）の存在に関する技術常識に反するものある。
さらに，審決は，「ＲＡＭ５の該当エリアは，当該ゲームにて発生したヒットリクエストの種類と有無に応じてゲームの展開を制御するためにセットされ，これに基づいてリクエストカウンタの加算処理，及びリクエスト信号に対応した種類の入賞が得られるようにリールの停止制御を行うために利用され，当該ゲームの終了後は，その役目を終えたものとして次回のゲームの前にリセット（クリア）される一時的な記憶手段として機能することに存在意義があることは明らかである」（審決謄本９頁第１段落）と認定したが，ＲＡＭ５の該当エリアが「これに基づいてリクエストカウンタの加算処理，及びリクエスト信号に対応した種類の入賞が得られるようにリールの停止制御を行うために利用され，当該ゲームの終了後は，その役目を終えたものとして次回のゲームの前にリセット（クリア）される」という記載は，本件登録時明細書には，一切存在せず，これを示唆する記載もない。むしろ，マイクロコンピュータの基本知識を備えた当業者には，わざわざリセットするなどの処理が存在しない以上，ＲＡＭ５の該当エリアに格納（セット）された数値１（ヒットリクエストに応じたフラグ）が減算（「ヒットリクエスト減算」）されない限り保存され続けることは，自明である。
第４　被告らの反論


審決の認定判断は正当であり，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。１　取消事由１（分割出願の要件についての認定判断の誤り）について(1)本件各審判及び本件訴訟に適用される特許法１２６条２項は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面の訂正は，これらに記載した事項の範囲内においてしなければならないと定めており，これに違反して，各記載した事項の範囲外の訂正がされれば，そのこと自体が無効理由である（同法１２３条１項８号）。そして，このような各記載した事項の範囲外の訂正がされた後の明細書の記載は，分割出願の基準となる明細書であるもとの特許出願の願書に最初に添付した明細書に記載された事項の範囲外となり，分割要件違反となることが原則である。唯一の例外は，訂正の基準となる明細書である訂正直前の明細書の記載が，補正等によって削除された事項（ただし，もとの特許出願の明細書に記載された事項である必要がある。）があり，訂正によってこの削除部分をそのまま追加するような場合であるが，これが訂正要件違反であることに変わりはない。被告山佐は，第１審判の請求をするに当たり，①訂正要件違反，②記載不備，③分割要件違反による出願日不遡及と進歩性欠如を無効理由とし，被告サミーは，第２審判の請求をするに当たり，①記載不備，②訂正要件違反，③分割要件違反による出願日不遡及と進歩性欠如を無効理由とした。このように，訂正要件違反を分割要件違反に基づく無効理由に先立って主張したのは，上記の関係を考慮したからであり，審決の判断の順序も，請求の順序に従ったものである。また，原告は，本件登録時明細書（甲２添付）に基づいて本件分割出願の内容を主張するが，本件訂正が認容され，これが確定したことにより，現在，本件訂正明細書（甲８添付）が有効なものであるから，本件訂正明細書に基づいて本件分割出願の内容を把握しなければならない。したがって，分割出願の適法性は，本件訂正後の発明が，原出願当初明細書（甲４）に記載された事項の範囲内であるか否かによって判断される。次に，「分割出願に係る発明」についてであるが，分割出願がその後補正され，訂正されれば，その訂正後の内容が「分割出願に係る発明」となるのは理の当然であり，本件において，分割出願の要件を具備するか否かの判断基準となる原出願当初明細書と対比すべきものは，本件訂正明細書である。原告は，東京高裁平成１６年判決を引用し，本件分割出願については，上記補正日（昭和５８年６月６日）への遡及が認められるべきであると主張するが，分割出願の要件は，原出願当初明細書と対比すべきであるのに，原告の主張は，原出願昭和５８年補正明細書と対比すべきであるというものであり，失当である。また，昭和５８年補正は，原告が適法なものであることを当然の前提として行ったものであるから，その要旨変更を主張することは，クリーンハンドの原則ないし禁反言の原則に反するもので，許されない。(2)原出願当初明細書（甲４）は，ヒットリクエストを次回のゲームまで保存することに関し，「また，リールの処理は４コマずれを想定して説明してきたが，このためヒットリクエストに対応したシンボルがその４コマずれの範囲内に存在しないこともあり得る。（特に大ヒットシンボルは少ないため，充分あり得る。）このような場合にはヒットリクエストを満足しない結果となってしまい，設定された入賞確率が低下することになり，特に大ヒットでその影響が大きくなる。これを適正化するためには，ヒットリクエストが発生されながらも入賞なしとなった場合にはそのヒットリクエストを次回のゲームまで保存するようにすればよい」（９頁右下欄最終段落～１０頁左上欄第１段落）との機能を奏することを目的とするものであることが記載されているが，その実現のための具体的な解決手段については何ら記載されていない。すなわち，入賞確率を維持するために，ヒットリクエストをどのように次回のゲームまで保存するのか，技術的課題は提示したものの，その解決手段を全く開示していない。原告は，原出願当初明細書の上記「ヒットリクエストが発生されながらも入賞なしとなった場合にはそのヒットリクエストを次回のゲームまで保存するようにすればよい」が，解決手段を示す構成であると主張するが，上記記載をもって，具体的な解決手段が開示されているということはできない。２　取消事由２（訂正の要件についての認定判断の誤り）について(1)本件訂正前の明細書である本件登録時明細書（甲２添付）に対する訂正事項ａ～ｃは，本件登録時明細書におけるリクエスト信号を次回のゲームまで保存する手段を構築している説明部分を削除するもの，すなわち，①リクエストカウンタによりリクエスト信号を次回のゲームまで保存する実施例に関する記載，及び②第１リール及び第２リールの停止処理に伴うヒットリクエストの保存に関する記載を削除するものである。そして，訂正事項ｄにより，【第２５図】に示されるヒットリクエストの減算処理に関する記載を追加し，これによって，本件訂正後の明細書である本件訂正明細書（甲８添付）では，ヒットリクエストの減算を行わない処理が，ＲＡＭ５の該当エリアにセットしたヒットリクエストのフラグをそのままとすることであるとする実現手段が明示されることとなった。この訂正事項ｄを含む本件訂正によって，もともとの本件登録時明細書では，一貫してリクエストカウンタをもってリクエスト信号を次回のゲームまで保存することのみが記載されていたにもかかわらず，その記載が全部削除され，これに代える新たな実現手段（ヒットリクエストの減算を行わない処理が，ＲＡＭ５の該当エリアにセットしたヒットリクエストのフラグをそのままとすることであるとする実現手段）が提示された結果になっている。本件登録時明細書においては，上記したように，ＲＡＭ５の該当エリアにセットしたヒットリクエストのフラグは，リクエストカウンタとの関係ではこれに加算処理を行うために存在し，リクエスト信号を次回のゲームまで保存する手段とは無関係な構成であったのであるから，「ヒットリクエスト減算」の文言を殊更上記フラグと関係付けることはできないものであったことは明らかである。したがって，訂正事項ｄは，本件登録時明細書に何ら記載されていない事項であり，また，本件登録時明細書から自明な事項でもない。
(2)以上のとおり，訂正事項ｄに係る本件訂正は，本件発明を構成する「リクエスト信号に対応した種類の入賞が得られないときに当該リクエスト信号を次回のゲームまで保存する手段」について，訂正前はリクエストカウンタで実現していたものを，訂正後は発生した各ヒットリクエストに応じてＲＡＭ５の該当エリアにセットされるフラグで実現するものであるから，特許請求の範囲に記載される本件発明を構成する技術事項を，別異の構成に変更するものであって，本件登録時明細書（甲２添付）に記載した事項の範囲内で訂正するものではない。
第５　当裁判所の判断


１　取消事由２（訂正の要件についての認定判断の誤り）について(1)原告は，取消事由１の主張において，審決が，分割の適否を先行させずに訂正の適否から判断するという順序を採用した理由が明らかではないと主張する。しかしながら，本件各審判において，請求人ら（被告ら）は，訂正要件違反と，分割要件違反による出願日不遡及及び進歩性欠如とを，別個の無効理由として主張したのであるから，審決は，両無効理由について審理判断しなければならないところ，分割の適否を訂正の適否に先行させなければならない理由はないから，原告の上記主張は失当というほかない。そこで，審決の判断の順序に従い，まず，訂正の要件についての認定判断の誤りをいう取消事由２について検討する。(2)原告は，本件訂正に係る訂正事項ｄは，本件登録時明細書（甲２添付）に記載された事項の範囲内において，本件発明の保存手段の実施態様を明らかにしたものにすぎず，何ら新規な技術事項を追加するものではないから，「訂正事項ｄに係る本件訂正は，本件発明を構成する『リクエスト信号に対応した種類の入賞が得られないときに当該リクエスト信号を次回のゲームまで保存する手段』について，訂正前はリクエストカウンタで実現していたものを，訂正後は発生した各ヒットリクエストに応じてＲＡＭ５の該当エリアにセットされるフラグで実現するものであるから，特許請求の範囲に記載される本件発明を構成する技術的事項を別異の構成に変更するものであって，特許の設定登録時の明細書に記載した事項の範囲内で訂正するものではない」（審決謄本１０頁第１段落）とした審決の認定判断は誤りであると主張する。
そこで，本件発明を構成する「リクエスト信号に対応した種類の入賞が得られないときに当該リクエスト信号を次回のゲームまで保存する手段」について，本件登録時明細書（甲２添付）の記載を見ると，本件登録時明細書には，次の記載事項がある。
ア　「〔課題を解決するための手段〕本発明は上記目的を達成するために，１ゲームごとに乱数をサンプリングし，その乱数に対応して複数種類の入賞のうちのいずれかを決め，その入賞の種類に応じたリクエスト信号を発生するリクエスト発生手段と，このリクエスト信号に対応した入賞が得られるようにリールの停止制御を行うリールストップ制御手段と，これによりリールが停止された後にリールの停止位置を読み取り，前記リクエスト信号に対応した種類の入賞が得られたか否かを判定する判定手段と，この判定手段により前記リクエスト信号に対応した種類の入賞が得られないときには当該リクエスト信号を次回のゲームまで保存する手段とを用いるものである。〔作用〕サンプリングされた乱数によって入賞を予定したリクエスト信号が発生され，これに基づいてリールの停止制御が開始される。そして，リールの停止制御を行った結果，前記リクエスト信号を満足する入賞が得られない場合には，前記リクエスト信号は次回のゲーム以降に持ち越されるから，そのリクエスト信号を有効に生かすことができるようになる。」（４欄第４段落～第５段落）
イ「全てのリールが停止したことが確認されると，第５図に示した入賞判定処理，配当メダルの払出し処理が行われる。・・・また入賞判定は，各リールのシンボルマークを前述のような電気的なコード信号として検出し，これらのシンボルマークの組み合わせを後述のＲＯＭと照合する。そして，入賞している場合にはリクエスト減算処理を行ったうえで，ホッパーモータを駆動して配当メダルの払出し処理を行う。」（５欄下から第２段落～６欄第１段落）ウ　「第６図は本発明のスロットマシンに用いられるマイクロコンピュータの概略を示している。第６図において破線ブロックＡはメインＣＰＵ５０，ＲＯＭ５１，ＲＡＭ５２を含むメインコントロール部である。ＲＯＭ（注，「ＯＲＭ」とあるのは誤記と認める。）５１には前述したシンボルマークとシンボルマークコードとの対応表，入賞に相当するシンボルマークコード及び配当メダル枚数の他，実行されたゲームに関して入賞させるか否かを決定し，入賞させる場合にその入賞のランクに応じたヒットリクエストを発生させる入賞確率テーブル等が格納されている。また，ＲＡＭ５２には・・・ヒットリクエストを格納するメモリ（注，「メダル」とあるのは誤記と認める。）・・・等が含まれている。」(６欄第２段落～第３
段落)
エ　「次に本発明の特徴であるヒットリクエストの発生に関して詳述する。ヒットリクエストは，ゲーム開始時にサンプリングされる乱数値と，ＲＯＭ上の入賞テーブルにストアされた入賞を与えるべき数値群との照合の結果発生される。」
（７欄第２段落）
オ　「第９図は発生，更新される乱数値のサンプリング及びヒットリクエストチェックの処理を表したフローチャートである。このフローチャートは，第４図に示したフローチャートにおける『ヒットリクエスト』処理に該当するもので，ゲーム開始後，例えばスタートレバー操作後の所定のタイミング信号（この発生時点で各リールが定常回転に達しているのが望ましい）により，その時点で乱数値ＲＡＭ８０に設定された乱数値をそのゲームの乱数値として決定する。こうして決定された乱数値は，第９図のフローチャートに従い，後述する入賞確率テーブルと照合され，大ヒットに該当する数値であれば大ヒットリクエスト信号の発生，中ヒットに該当する数値であれば中ヒットリクエスト信号の発生というように，小ヒットまでの判断処理がなされ，いずれのヒットリクエスト信号が発生されたか，あるいはヒットリクエストなしかがチェックされる。」（７欄最終段落～８欄第１段落）カ　「こうして乱数値がサンプリングされ，前述の入賞確率テーブルと照合されてその値が入賞に該当するものであるとヒットリクエストが得られるが，ペイアウト率を一定に保つために，リクエストカウンタが利用される。すなわち，前述したヒットリクエストが発生すると，各ヒットリクエストをカウントするリクエストカウンタが『＋１』され，ＲＡＭ上にストアされる。そして，ヒットした際にそのリクエストカウンタは『－１』の減算処理が行われる。また，ヒットしない場合にはそのまま保存され，最終的にリクエストカウンタが『０』になるまでヒットリクエストが発生し，このためペイアウト率は一定に保たれる。これは，第１１図に示したフローチャートにより処理される。」（同欄第３段落）キ　「さらにＲＡＭ５には，大ヒットエリア５ａ，中ヒットエリア５ｂ，小ヒットエリア５ｃ，ヒットなしのエリア５ｄが用意されており，ヒットリクエストに応じてこれらのいずれかのエリアにフラグがセットされる。」（１１欄第１段落）


ク　「なお，上述の処理において，ヒットリクエストに対応したシンボルマークを表示窓位置に停止させることができないときには，ヒットリクエストなしの処理（ハズレ処理）に移される。この場合は，ヒットリクエスト通りの入賞が得られなくなってしまうが，発生されたヒットリクエストは，次回のゲームに持ち越されて利用されることになるから，ペイアウト率に変化はない。第１リールで行われるこのようなハズレ処理は，特に小ヒットリクエスト発生時に起こりやすい。すなわち，一般に小ヒットは第１リールの特定のシンボルマークが現れるだけで達成されるため，第１リールには小ヒットシンボルが２～３個しか存在していないことが多いからである。もちろん，第１リールに大ヒットを構成するシンボルマークがわずかしかないときには，同じ理由から大ヒットリクエスト発生時にも生じやすくなる。以上のようにして第１リールが停止制御されると，第１２図のシンボルテーブルが参照され，第１４図中のＲＡＭ２，ＲＡＭ３のＲ１エリアにそのシンボルナンバーがセットされる。」（１１欄最終段落～１２欄第２段落）ケ　「こうして第３リールがストップすると，第２５図に示したフローチャートによる処理が実行される。すなわち，第３リールの停止により，窓に現れている全てのリールのシンボルマークが確定し，これで第１４図に示した各ＲＡＭエリアが全てのデータをもつことになる。そして，この時点で再度第２２図の入賞判定処理が実行される。この判定処理の結果，入賞の場合にはそのゲーム開始時に得られていたヒットリクエストを減算し，メダル支払いのためのホッパーモータがＯＮされる。第２２図からわかるように，第３リール停止後の入賞判定処理によれば，入賞の場合支払いメダル枚数がペイアウトエリア（第１４図中のＲＡＭ４）にストアされることになる。そしてホッパーによりメダルが１枚支払われる毎にペイアウトエリア内の数が『１』ずつ減算され，『０』になるとホッパーモータがＯＦＦとなり１回のゲームが終了する。」（１３欄最終段落～１４欄第１段落）コ　「以上，第１リールから順にストップされる例をもとにリールの停止処理について述べてきたが，その他の場合でも若干の処理手順の変更で同様に対処することができる。また，リールの処理は４コマずれを想定して説明してきたが，このためヒットリクエストに対応したシンボルが４コマずれの範囲内に存在しないこともあり得る。（特に大ヒットシンボルは少ないため，充分であり得る。）このような場合にはヒットリクエストを満足しない結果となってしまい，設定された入賞確率が低下することになり，特に大ヒットでその影響が大きくなる。これを適正化するために，ヒットリクエストが発生されながらも入賞なしとなった場合には，そのヒットリクエストが次回のゲームに持ち越され，再びこのヒットリクエストを用いてリールの停止制御が実行されるから，ペイアウト率が変わることはない。」
（同欄第２段落）
サ　「そして実際にリールが停止したときに，ヒットリクエストが満足されないような絵柄の組み合わせになっているときには，そのヒットリクエストが次回以降のゲームに持ち越され，生かされるようになっているから，入賞が発生しにくくなることがなく，ペイアウト率を一定に維持することができ，遊技者に対してもゲームの意欲を失わせるようなことがない。」（１５欄第１段落）。(3)上記記載事項及び引用の各図面によれば，①スタートレバーの操作によってゲームがスタートしてから一定時間内に乱数値がサンプリングされ，入賞確率テーブルと照合されて大，中，小のヒットリクエストが得られること，②サンプリングされたサンプリング値は乱数値ＲＡＭ８０にストアされ，これと対比されてヒットリクエスト（大，中，小，なし）を発生させる入賞確率テーブルはＲＯＭ５１にストアされていること，③発生したヒットリクエスト（大，中，小，なし）が実現するように，回転するリールの停止制御が行われ，第３リールが停止すると【第２２図】及び【第２５図】に従って，最終的な入賞判定が行われ，入賞が確認されると所定枚数のメダルが払い出されること，④ＲＡＭ５には，ゲーム開始時に得られた「ヒットリクエストに応じたフラグ」がセットされること，⑤すべてのリールが停止した後に行われる入賞判定処理（【第５図】）において入賞が検出されると減算処理が行われること，⑥記載事項カ及び【第１１図】には，ヒットリクエストカウンタ」について，ヒットリクエストが発生すると「＋１」し，実際に入賞すると「－１」するという加減算処理がされること，⑦ヒットリクエストどおりの入賞が得られなかった場合には，そのヒットリクエストが次回のゲームに持ち越されること，以上の事項が開示されていると認められる。
以上検討したところによれば，本件登録時明細書（甲２添付）は，ヒットリクエストの数をカウントするリクエストカウンタが設けられ，ヒットリクエストが発生するとリクエストカウンタが「＋１」され，ヒットすると（実際に入賞すると）リクエストカウンタは「－１」され，ヒットしない場合にはそのまま保存され（８欄第３段落），また，「ヒットリクエストが発生されながらも入賞なしとなった場合には，そのヒットリクエストが次回のゲームに持ち越され，再びこのヒットリクエストを用いてリールの停止制御が実行されるから，ペイアウト率が変わることはない」（１４欄第２段落）と記載されているから，ヒットリクエストが発生すると加算（「＋１」）されるリクエストカウンタがあり，実際に入賞した場合にはヒットリクエストを減算（「－１」）し，入賞しなかった場合にはリクエストカウンタを減算することなくそのまま維持することによって「リクエスト信号を次回のゲームまで保存」する構成となっているものである。
(4)これに対し，本件訂正に係る訂正事項は，次のとおりである。
ア　訂正事項ａ
「特許明細書第１７頁第２０行～第１８頁第１１行（特許公報〔注，本件登録時明細書〈甲２添付〉〕第４頁右欄第２９～３９行）の『得られるが，ペイアウト率を一定に保つために，リクエストカウンタが利用される。すなわち，前述したヒットリクエストが発生すると，各ヒットリクエストをカウントするリクエストカウンタが「＋１」され，ＲＡＭ上にストアされる。そして，ヒットした際にそのリクエストカウンタは「－１」の減算処理が行われる。また，ヒットしない場合にはそのまま保存され，最終的にリクエストカウンタが「０」になるまでヒットリクエストが発生し，このためペイアウト率は一定に保たれる。これは，第１１図に示したフローチャートにより処理される。』を，『得られる。』と訂正する。」（審決謄本５頁最終段落～６頁第１段落）
イ　訂正事項ｂ
「特許明細書第２７頁第１０～１４行（特許公報第６頁左欄第４７～５０行）の『この場合は，ヒットリクエスト通りの入賞が得られなくなってしまうが，発生されたヒットリクエストは，次回のゲームに持ち越されて利用されることになるから，ペイアウト率に変化はない。』を削除する。」（同頁第２段落）
ウ　訂正事項ｃ
「特許明細書第３１頁第１～６行（特許公報第７頁右欄第９～１４行）の『また，ヒットリクエスト発生時に第２リールの停止処理を行った結果，ヒットリクエスト通りの入賞が得られないことが分かると，第１リールのときと同じように，ハズレ処理に以降するとともに，そのヒットフラグが保持されるようになる。』を削除する。」（同頁第３段落）
エ　訂正事項ｄ