甲２では，実際の離隔測定についての具体的な解決手段は示されていない。甲２には「送電線と樹木」の絶対位置を測定していることは記載がなく，第５，図に示されているように実際にも測定をしていない。甲２の第５図の地表断面図で，。は縦横軸はいずれも相対距離が目盛られており絶対位置を示す表示は見られない甲２は，相対的離隔距離の測定についての基礎実験を開示するのみで，測定結果に基づいて，具体的に樹木を伐採等する方法については今後研究するとしているにすぎない「甲２の発明は，当然に「送電線と樹木」の絶対位置も測定している」。。といえないことは，明らかである。
(c)原告らがいう審決の具体的な誤りの主張に対して(c-1)甲２発明は，絶対的位置は測定しておらず，相対的位置を測定していることは前記のとおりである。したがって，甲２は「同一スキャニング面での相対，的な位置関係」を求めるものである，とする審決に誤りはない。また，審決は，レーザ計測データを取得すれば，絶対的位置の測定を意味すると認定しているわけではない甲２に記載されたレーザ計測方法にはレーザ計測デー。，タを，ＧＰＳ及びＩＮＳからの信号に基づいて測地座標系といった共通の座標系に変換することについての記載は全くないのであり，甲２発明は，絶対的位置を測定するものとは異なり「同一スキャニング面での相対的な位置関係」を求めるもの，であるとする審決の認定に誤りはない。
(c-2)甲２の第１図に記載のシステムの原理を表した第２図は同一スキャニング面の測定原理を示すものにすぎず，３次元データを得ることを示す記載は全くない。実際にも送電線の横断面を測定しているにすぎず，第５図には１つのスキャニング面だけが記載され，スキャニング面が「多数」であることを示す記載はない。このように，甲２には同一スキャニング面の２次元のデータを取得することしか記載されておらず，３次元データを得ることを示す記載は全くない。したがって，甲２について「３次元データを得る必要性」がないとする審決に誤りはない。(c-3)甲２は，単に同一スキャニング面内の離隔距離データを取得する測定を行っているにすぎない。したがって，甲２では「前後のスキャニング面の距離データをいっしょに議論する必要」はないとする審決に誤りはない。(c-4)前記のとおり，甲２には，絶対的位置を測定する記載は見られず，相対的位置を測定する記載があるだけである。また，３次元データも得ていない。したがって，甲２では「すべての測距データを共通の測地座標系に変換する必然性」がないとする審決に誤りはない。
(2)本件発明内容の認定の誤りをいう主張に対して
(a)本件発明では，構成Ａを実現するために，
①「測距光軸を走査する機能を有し，スキャナによるレーザ測距光軸の振れ角をθ，１フレーム当たりのデータ数をＤとしたとき，走査するレーザビームをθ／Ｄ以上の広がり角で照射することにより，前記レーザ測距光軸の走査軌跡に沿って抜けなく前記レーザビームを照射するレーザ測距装置部（以下「構成①」という）」。
と，
②「ヘリコプターの機軸方向を含め互いに直交する３軸方向についての前記ヘリコプターの平行運動データ及び前記３軸を中心とした回転運動データを取得するジャイロ加速度計部（以下「構成②」という）と，」。「，③前記レーザ測距光軸を前記ヘリコプターの機軸に垂直な面内で走査しながら前記振れ角と前記ヘリコプターの飛行経路によって作られる面内を前記広がり角に相当する面分解能で前記レーザビームを照射することにより取得された目標からの距離データ及びスキャン角度データを記録する記録部（以下「構成③」という）」。
と，
④距離データ及びスキャン角度データを処理する際に該距離データ及びスキャ「，ン角度データの取得と並行して取得される前記平行運動データ及び回転運動データで補正することにより，前記フレームをつなぎ合わせて前記送電線下の状況の３次元画像を作成し，前後のフレームも含めて送電線のある点からの最接近位置を検出できるように処理するデータ処理解析部（以下「構成④」という）とを備えてい」。るのである。
すなわち，構成①によって，走査軌跡に沿う測距データに抜けが生じて送電線のある点からの最接近位置が検出できない場合が生ずることをなくし，また，構成②～構成④によって，フレームをつなぎ合わせて前記送電線下の状況の正確な３次元画像を作成し，前後のフレームも含めて送電線のある点からの最接近位置を検出できるようにしたものである。本件発明は，送電線に沿ってヘリコプターを飛行させながら，上記構成①～④を備えることで，前記レーザビームを照射することにより取得される各走査フレームのデータを，並行して取得される前記ヘリコプターの平行運動データ及び回転運動データで補正することにより，フレームをつなぎ合わせて前記送電線下の状況の正確な３次元画像を作成し，前後のフレームも含めて送電線のある点からの最接近位置を検出できるようにしたものである。甲２には，本件発明の技術課題についての開示も示唆すらも全く見られない。なお，甲２では，ＧＰＳによる位置表示サブシステムがヘリコプタ一に搭載され，，，ているがこのＧＰＳによる位置表示サブシステムは   本件発明の実施例において飛行位置計測用に搭載しているＧＰＳ部８に相当するものであり，距離データ及び走査光学系のスキャン角度データを補正するために搭載した本件発明のジャイロ加速度計部とは，全く異なるものである。
(b)甲２には，本件発明の特徴とする上記の構成①～④について全く記載されていないのであるから，被告らが構成Ａを実現するための手段としてのこれらの構成①～④を挙げて本件発明の優位性を主張するのは当然のことである。
(3)進歩性の判断の誤りをいう主張に対して
(a)原告らは，審決が上記構成①～④のうち構成Ａを除いた部分については相違点であるとの認定は一切していないというが，審決は，上記構成①～④が一致点であるとは一言も認定しておらず，むしろ「構成Ａについては開示も示唆もされ，ていない」という認定は，甲２には，上記の構成①～④を示唆する記載がないことを示していることは明らかである。実際に甲２には，上記の構成①～④は記載も示唆もない。
(b)甲２発明は，同一スキャニング面内における離隔距離Ⅹを直接計算して瞬時に求めているにすぎないものであって，測定された距離データ及びスキャン角度データをヘリコプターの平行運動データ及び回転運動データで補正する必要がない構成であるから，甲２発明に甲１，４及び５などの技術を適用する動機付けが生ずる余地はない。


甲２は，同一スキャニング面内における離隔距離Ⅹを直接計算して瞬時に求めるというものであり，そもそも複数のフレームをつなぎ合わせて送電線下の状況の３次元画像を作成するという発想が全く存在しないのであるから，ヘリコプターの姿勢について計算により補正するという動機付けが生ずる余地は全くない。(c)甲２には「複数のスキャニング面の「地形断面情報」を得る」という記載，はなく，送電線と樹木との離隔測定は，第２図の原理図からみて同一スキャニング面内でのみ行われることは明白である。
甲２には，送電線を横断するようにレーザ光をスキャニングすることについて記載されているにすぎず，送電線に沿ってヘリコプターを飛行させることについては全く記載されていない。第２図に示されている原理図からみて，レーザ光をスキャニングすることにより，同一スキャニング面での最接近位置を検出しているにすぎない。
甲１２（参考資料２）は，ヘリコプターに搭載したレーザシステムによる水深探査装置について記載しているが，甲２は「同一スキャニング面での最接近位置を，検出するに止まる」ものであって，３次元画像化することは全くの想定外であるから，甲２と甲１２を組み合わせる動機が生ずる余地はない。(d)構成Ａのうち「フレームをつなぎ合わせて」の容易想到性をいう主張に対，
して
甲２は，レーザ光をスキャンして接近樹木の離隔測定を行う際には，第２図に示すようにレーザビームをスキャンすることにより同一スキャニング面内での距離データ及びスキャン角度データを連続的かつ瞬時に取得し，同一スキャニング面内における離隔距離Ⅹを瞬時に求める技術を開示しているにすぎず「送電線を横断，するようにレーザ光を走査（スキャニング）することを繰り返しながら，送電線に沿ってヘリコプターを飛行させることにより，複数のスキャニング面で測距データを得る」という記載は，甲２には全くなく，フレームをつなぎ合わせる必然性も全くない。
(e)構成Ａのうち「送電線下の状況の３次元画像を作成し」の容易想到性をい，
う主張に対して
甲２は，レーザ光をスキャンして接近樹木の離隔測定を行う際には，第２図に示すようにレーザビームをスキャンすることにより同一スキャニング面内での距離データ及びスキャン角度データを連続的かつ瞬時に取得し，同一スキャニング面内における離隔距離Ⅹを瞬時に求める技術を開示しているにすぎないものであり送，「電線を横断するスキャニング面を多数形成して「地形断面情報」を３次元的に得，る」という記載は，甲２には全くない。
(f)構成Ａのうち「前後のフレームも含めて…検出できるようにし」の容易想，
到性をいう主張に対して
原告らの主張が失当であることは，前記のとおりである。(g)構成Ａのうち「前後のフレームも含めて…検出できる」効果の自明性をい，
う主張に対して
甲２発明及び周知技術（甲１，４及び５，１０，参考文献２等）には，本件発明の特徴とする「フレームをつなぎ合わせて前記送電線下の状況の３次元画像を作，成し，前後のフレームも含めて送電線のある点からの最接近位置を検出できるようにした」構成Ａについては開示も示唆もされておらず，それらから容易に想到することもできない。本件発明の効果も自明ではない。
甲２において，目標までの距離Ａ，Ｂ及び角度αは，レーザ測距装置部による同一スキャニング面内でのスキャンによって直接得られる距離データ及び走査光学系のスキャン角度データであり甲２はこの測定データをそのまま用いて同一スキャ，，ニング面内における離隔距離Ⅹを瞬時に求める方法を示しているにすぎない。したがって，甲２においては，この測定データを３次元データに変換する必要性あるいは必然性は全くなく，よって，離隔距離ｘを√｛ｘ－ｘ   ）＋（ｙ－ｙ   ）＋（12   2122（ｚ－ｚ）   ｝により求めることが，甲２の記載から当業者に自明な事項である122とは到底考えられない。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（特許法３６条違反についての判断の誤り）について(1)原告らは，要するに，次の４つの不明点を挙げて，特許法３６条違反をいうものである（前記第３，１。）
不明点１：構成Ａの「フレームをつなぎ合わせて」という要素について「ヘリ，コプターの各軸についての平行運動データ及び回転運動データで測定点の位置データを補正」すれば自動的に「フレームをつなぎ合わせ」たことになるのか，それとも，単に「ヘリコプターの各軸についての平行運動データ及び回転運動データで測定点の位置データを補正」するだけではなく「フレーム」に関して付加的な処理を行ってはじめて「フレームをつなぎ合わせ」たことになるのかが不明である点。不明点２：構成Ａの「前後のフレームも含めて…最接近位置を検出できるようにした」という要素について「前後のフレームも含めて送電線のある点からの最接，近位置を検出できるようにした」(Ｑ)という構成は「フレームをつなぎ合わせて，送電線下の状況の３次元画像を作成」(Ｐ)という処理を行う構成であれば，それだけで自動的に（Ｑ）の構成も備えていることになるのか，それとも（Ｐ）の処理，をした上に「前後のフレームも含め」るための特別な処理を行うようにしてはじめて（Ｑ）の構成を備えていることになるのか不明である点。不明点３：不明点２と同じ構成Ａの要素について「３次元画像を作成」しなけ，れば「前後のフレームも含めて…最接近位置を検出できるように」ならないのか，それとも「３次元画像」に依存せずに「前後のフレームも含めて…最接近位置を，検出できるように」なるのか不明である点。
不明点４：不明点２と同じ構成Ａの要素について「フレームをつなぎ合わせ」，ることにより作成される本件発明の「３次元画像」が「平行運動データ及び回転，運動データで補正」することにより共通の座標系（例えば地上に固定された３次元の座標系）で表現されたデータを単に３次元座標系でプロットしただけのものであるのか，それとも「フレーム」に関して特別な処理をすることによりそれとは異，なる３次元画像が作成されているのか，不明である点。(2)まず，本件発明の構成Ａの「フレームをつなぎ合わせて」という要素の意味内容について検討する。
(a)前記第２，２に記載した本件発明の請求項１の記載によれば，１フレームとは振れ角θで行うレーザ測距光軸の一回のスキャン走査のことで一回のスキャ，，ン走査によって「レーザ測距装置部から出力される距離データ及びスキャン角度，データ」を取得できること，また，各フレームにおいて取得されるデータは，振れ角θとヘリコプターの飛行経路によって作られる，ヘリコプターの機軸に垂直な面内に位置する送電線と送電線に接近する障害物についてのデータであること，さらに「前記データ処理解析部において処理される前記距離データ及びスキャン角度，データを，該距離データ及びスキャン角度データの取得と並行して取得される前記平行運動データ及び回転運動データで補正すること」によって得られるのは，送電線と送電線に接近する障害物についての補正後の位置データであることが認められる。


一方「つなぎ合わせる」とは「いくつかの物事をつないで一つにする   （広辞，，」苑５版）ことを意味するところ，上記認定によれば，フレームとは，スキャン走査面のことであり，補正によって得られるのは，補正後の位置データであると解されるのであるから，上記「フレーム」は，そもそも，つなぎ合わせるような性質のものであるかは疑問であって，請求項１の「補正することにより，前記フレームをつなぎ合わせて前記送電線下の状況の３次元画像を作成し」との記載をはじめとする，「」本件発明の特許請求の範囲の記載に基づくのみではフレームをつなぎ合わせての技術的意義を一義的に明確に理解することが困難であるというほかない。(b)そこで，本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌し，技術常識を加味しつつ本件発明の要旨を検討してみると，次のとおりである。上記のとおり，本件発明における「補正」は「フレームをつなぎ合わせ」る前，段階で行われるものであるところ，ヘリコプターの回転運動データによる補正がなされると，理論的にみて，各フレームにおいて，データ取得時のヘリコプターの姿勢が考慮されることとなり，実際の測定点の位置が，ヘリコプターに対する相対位置として定められることになる。換言すれば，距離データ及びスキャン角度データからなる２次元データが，ヘリコプターに対する測定点の相対位置である３次元データに補正されることになる。また，ヘリコプターの平行運動データによる補正がなされると，理論的にみて，データ取得時のヘリコプターの飛行位置が考慮されることとなり，実際の測定点の位置が，ヘリコプターの飛行経路と同一の座標系における絶対位置として特定されることになる。
また，上記のとおり「フレームをつなぎ合わせて…３次元画像を作成」するの，であるから「フレームをつなぎ合わせ」る処理は，上記補正の後，３次元画像を，作成するための処理であることは明らかである。
そして，本件明細書（甲１６）の発明の詳細な説明欄には「フレームをつなぎ，合わせて」に関係する記載としては「この補正によって，フレームをつなぎ合わ，せ，３次元画像を作成することも可能となる。したがって，前後のフレームも含め，。」（【】），て送電線のある点からの最接近位置を検出することができる   段落００２２「更に，ジャイロ加速度計部を加えることによって，ヘリコプター等航空機の運動による誤差の補正ができ送電線下の状況を３次元画像化可能なので前後のフレー，，ムデータを含めて離隔距離を算出できる（段落【００２９）などと記載されて。」】いるだけである。これらの記載のほか，本件明細書の記載全体を精査しても，上記の「補正」と「３次元画像の作成」との間の段階で格別の処理が行われているも，のと解することはできない。したがって「フレームをつなぎ合わせ」る処理は，，上記補正後の３次元データを，３次元画像へと加工する一般的な処理のことであると解するほかない。
以上によれば，構成Ａの「フレームをつなぎ合わせて」ということは「前記距，離データ及びスキャン角度データを，該距離データ及びスキャン角度データの取得と並行して取得される前記平行運動データ及び回転運動データで補正すること」により，各フレームにおける実際の測定点の位置を，ヘリコプターの飛行経路と同一の座標系における絶対位置（３次元）として定め，３次元画像へと加工することを意味するものと認められる。そして，このような作業の結果として，前後フレームにおける実際の測定点の間の位置関係が特定されて，前後フレームにはつながりが生じるといえるのであって，これをもって「フレームをつなぎ合わせて」と表現，したものと理解される。なお，前認定のとおり，本件発明における「フレームをつなぎ合わせ」る処理は，上記補正後の３次元データを，３次元画像へと加工する一般的な処理のことであり「補正」と「３次元画像の作成」との間の段階で格別の，，処理が行われるものであるとは解されないものである。(c)そうすると，原告らが不明点１として主張する点は，不明であるとはいえない。
(3)次に，本件発明の構成Ａの「前後のフレームも含めて…最接近位置を検出できるようにした」という要素の意味内容について検討する。(a)上記の補正と，３次元画像の作成との間の段階で格別の処理が行われるものであると解することはできないことは，前判示のとおりである。また，各フレームにおける実際の測定点の位置が，ヘリコプターの飛行経路と同一の座標系における絶対位置（３次元）として定まれば，これら測定点の位置を３次元画像に形成できること，そして，３次元画像が作成できるのなら，測定点間の距離が３次元的に算出可能であり，樹木の最接近位置を検出できることは，いずれも当業者にとっては明らかなことと解される。
もっとも，前記の特許請求の範囲の記載においては，本件発明における３次元画像の構造や３次元画像の作成手段が特定されているわけではなく，また，送電線のある点及び樹木の位置を特定する手段として，上記補正以外の手段が示されているわけでもないし，両者の距離を算出する具体的手段が示されているわけでもない。，，【】，また   本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌しても上記段落００２２【００２９】の記載などによっても，３次元画像を作成し，最接近位置を検出するための具体的な態様が示されているわけではない。そうすると，本件発明における「３次元画像を作成し「最接近位置を検出できるように」するための手段として」，は，周知のものが採用されているものと解するのが相当である。(b)以上によれば「前後のフレームも含めて…最接近位置を検出できるように，した」ということは，上記補正により得られる各測定点の３次元データを，周知の手法により，フレームをつなぎ合わせて３次元画像を作成し，周知の方法により，画像データないし３次元位置データに基づいて送電線のある点と樹木との最接近位置を検出できるようにしたということを意味するものと解するのが相当である。(c)そうすると，原告らが不明点２ないし４として主張する点は，不明であるとまではいえない。
(4)なお，被告らは，前記第４，１(1)のとおり，測定点の位置データを補正して，フレームをつなぎ合わせる場合において，これが自動的にできるように構成する場合も，付加的な処理をする場合も含まれると主張しており，本件発明には，フレームをつなぎ合わせるために，特別の処理は要せず，測定点の位置データを補正すれば足りるような構成が含まれることを認めている。被告らは，また，前記第４，１(1)のとおり，いずれにせよ３次元画像内において検出することが必要であって，得られたデータを３次元で把握する方法に特段の限定はないと主張しており，３次元画像を作成できれば最接近位置を検出できることを認めていると解されるとともに，本件発明における得られたデータを３次元で把握する方法には，限定がなく，周知の方法による構成も含まれることを認めている趣旨と解される。
(5)以上の点に関し，審決は，前記第２，３，(2)のとおり説示するが，既に判示したところと同旨と解し得る限りにおいて，違法はない。よって，原告ら主張の取消事由１は理由がない。


２取消事由２（進歩性についての認定判断の誤り）について(1)甲２発明についての審決の認定・評価について(a)原告らは，要するに，次の(A)～(D)の４点において審決の誤りを主張し，これらに基づいて，審決が，甲２発明では構成Ａが示唆もされていないと認定判断したことを非難するものである（前記第３，２(1)。）(A)甲２発明が「同一スキャニング面での相対的な位置関係」を求めるもので，「」。あり地上プロフィールという絶対的位置   を測定するものとは異なるとした点(B)甲２号証では「３次元データを得る必要性」がないとした点。(C)甲２号証では「前後のスキャニング面の距離データをいっしょに議論する必要」がないとした点。
(D)甲２では「すべての測拒データを共通の測地座標系に変換する必然性」は見いだせないとした点。
(b)検討するに，甲２には，次の記載がある。
(b-1)「送電線への接近樹木調査を効果的に実施するために，ヘリコプターからレーザ光を連続的に走査（スキャニング）しながら，瞬時に送電線と樹木の離隔を測定するシス
テム（５頁左上欄の本文１～４行）」
(b-2)「２パルス・レーザ測距儀を使ってヘリから測距本システムは，従来の写真やビデオによる画像方式に対して，パルス・レーザ測距儀を用いた非画像方式で測定を行うことにその特徴を持ち，送電線路周辺の樹木を含めた地形断面情報を連続的かつ瞬時に得ることにより離隔の測定を行うものである。その概念図を第１図に示す。パルス・レーザ測距儀と，スキャニングサブシステム，映像撮影部，ＧＰＳによる位置表示サブシステム，離隔計算サブシステム等を有するシステムである。第２図に離隔測定するときのシステム原理を示す（５頁左下欄９行～右下欄６行）。」
(b-3)「４ヘリによる基礎試験
地上からパルス・レーザにより送電線までの離隔測定を繰り返し行い，架空送電線を図形化することができたので，ヘリによる基礎試験を実施した。パルス・レーザを地上に向，。，けてジャイロ架台から照射しながら約   10km/hの速度で送電線を横断測定した第３図第４図にその写真を，第５図にその試験の結果得られた地表断面図の一例を示す。測定精度は数10cmの誤差で計測でき，レーザパルス発射回数を増加する方向でシステム化にむけて将来に明るい見通しを得た（６頁左欄１～１１行）。」
(b-4)「５今後の展開
今回の結果より，ヘリコプターから連続的に地上までの垂直距離を実測し，架空送電線の高さはもとより，地上樹木等の高低差を精度良く計測できる可能性を示せた。今後は本実験で得られた知見による問題点について検討を行い，また面的な情報を得るためのスキャニングシステム等の研究を進める予定である（６頁左欄１２～１８行）。」(b-5)５頁の第１図には，ヘリ搭載レーザ測距システムにより，送電線を横断するようにスキャニングする様子が記載されている。
(b-6)５頁の第２図にはパルス・レーザ測距儀により   送電線と直交する面をスキャ，，ニングし，測定された送電線までの距離Ａ及び樹木までの距離Ｂと両者の間のスキャニング角度差αを用いて離隔ｘを求めることが示されている。(c)上記の各記載によれば甲２発明において   ヘリコプターはパルス・レー，，，ザ測距儀と，スキャニングサブシステムを有し，パルス・レーザを地上に向けて照射しながら，送電線を横断測定し，送電線路周辺の樹木を含めた地形断面情報を連続的かつ瞬時に得て，その結果を地表断面図に表し，第２図に概要が示された離隔，。計算サブシステムにより送電線と樹木との離隔を検出していることが認められるなお，ヘリコプターの飛行方向について，被告らは，甲２においては，送電線を横断する方向で飛行している旨主張する。しかし，甲２には，上記のとおり「送，電線を横断測定し」と明記され，また，前記第１図には，送電線を横断する方向にスキャンすることが図示されているところ，ヘリコプターが送電線を横断する方向に飛行しながらスキャンを行うと，スキャン方向が送電線の架線方向となって，第５図の断面図が得られないことは明らかであるから，上記被告らの主張は採用することができない。
もっとも，上記記載によれば，甲２の地表断面図は，同一スキャニング面におけるものであると解されるから，上記離隔計算サブシステムによる送電線と樹木との離隔検出は「同一スキャニング面での相対的な位置関係」に基づいて行われてい，ると解するのが相当である。
，，「」，そうすると甲２には   地上プロフィールという絶対的位置を測定すること「３次元データを得る」こと「前後のスキャニング面の距離データをいっしょに，議論する」こと「すべての測距データを共通の測地座標系に変換する」ことが記，載されているということはできない。
(d)しかしながら，甲２のヘリコプターは，飛行しながら計測を行うのであるから（上記(b-3)，技術常識に照らしても，１回のスキャンで送電線に最も近接す）る樹木の特定ができるとは考えられない。また，甲２には「今回の結果より，ヘ，リコプターから連続的に地上までの垂直距離を実測し，架空送電線の高さはもとより，地上樹木等の高低差を精度良く計測できる可能性を示せた（上記(b-4)）と記」載され，送電線と樹木との離隔の他にも，架空送電線の高さや地上樹木等の高低差をも計測できることが示されているのであって，これらを含めて計測しようとするなら，一つのスキャニング面でのデータを取得するだけでは足りず，複数のスキャニング面でのデータを３次元的に比較する必要があることは明らかである。また，甲１０には，プロファイルの測定においては，レーザ送出方向をスキャンすることによって，２次元，３次元データを得ること，及び３次元データに対しては鳥かん図方式の表示が有効であることが説明されているから（２０頁左欄３７行～２１頁左欄６行，上記の場合において，複数のスキャニング面のそれぞれから）３次元データを得て，それを３次元画像とすることも，当業者ならば普通に考慮することといえる。


そうであれば，甲２においても，飛行しながら複数回のスキャンを行い，複数のスキャニング面から必要なデータを得る必要のあること，また，これらのデータを３次元データないし３次元画像に加工した上で計測する必要のあることは，当業者が容易に理解し得ることというべきであり，甲２発明では「３次元データを得る，必要性」がない（上記(B)）とか「前後のスキャニング面の距離データをいっしょ，に議論する必要」がない（上記(C)）ということはできない。(e)また，上記甲２における地表断面図に基づいて，送電線と樹木との離隔を検出したとしても，スキャニング面の位置が特定できなければ，地上における樹木の位置が特定できないことは明らかである。甲２において，パルス・レーザ測距儀をジャイロ架台に組み込みＧＰＳによる位置表示システムを採用するのはスキャ，，ニング面の位置を特定するためであると解される（上記(b-2)(b-3)，甲２の６頁第３図。）
そして，甲１，４及び５には，航空機からのレーザ測距データを，ＧＰＳ及びＩＮＳからの信号に基づいて測地座標系といった共通の座標系に変換し，地上プロフィールを得るシステムが記載されているところ，共通の座標系に変換する理由として地上のレーザ点の座標は地上座標系で計算されるが   そのためにはレー，「，，   ，ザビームの完全な定位（即ち，位置と姿勢）が知られなければならない」とし，。これに引き続いて説明がされており（甲１の１５１頁１～８行，抄訳１頁下から４行～２頁１２行，レーザビームの完全な定位（これにより，スキャニング面の位）置も特定される）を知らないと，レーザ点を特定できないことは明らかである。。そうであれば，甲２において，データを測地座標系といった共通の座標系に変換する必要のあることは，当業者が普通に理解できることであるから，甲２発明は，「」（）   ，地上プロフィールという絶対的位置を測定するものではない上記(A)   とか「すべての測距データを共通の測地座標系に変換する必然性」がない（上記(D)）ということもできない。
この点に関し，被告らは，地図の作成を目的とするプロファイラー装置は，本件発明とは，明らかに別異の技術である旨を主張する。しかし，本件発明において，相対的位置関係を把握するだけでは，樹木を特定するに至らないことは上記のとおりであるし，測定間隔は，測定の目的に応じて，適宜設定されるべきものであるから，本件発明がプロファイラー装置と別異の技術であるということはできない。(f)以上のように，周知技術を勘案しつつ甲２発明を理解すれば「地上プロ，フィールという絶対的位置」を測定すること「３次元データを得る」こと「前後，，のスキャニング面の距離データをいっしょに議論する」こと「すべての測距デー，タを共通の測地座標系に変換する」ことが，甲２発明にも本来的に予定されているものと解すべきであって，甲２に構成Ａが明文で記載されていないとしても，構成Ａが示唆されていないとまでいう審決の認定判断は，是認することができない。被告らの主張で上記認定判断に反する部分は，採用の限りではない。
(2)本件発明内容の認定の誤りについて
原告らの主張は，要するに，審決の本件発明の要旨認定を争うものである（前記第３，２(2)。）
本件発明の要旨のうち，問題となる点については，取消事由１についての検討の中で既に判示したとおりである。
被告らの本件発明の要旨認定についての主張の一部は，上記判示中で触れたとおりである。被告らは，そのほかに構成①～④を挙げて反論するところであるが，この点は，次の(3)で一括して検討することとする。
(3)進歩性の判断の誤りについて
(a)前記１で前判示したとおり，本件発明における構成Ａは，ヘリコプターの平行運動データ及び回転運動データにより測定データを補正して得られる各測定点の３次元データを，周知の手法により，フレームをつなぎ合わせて３次元画像を作成し，周知の方法により，画像データないし３次元位置データに基づいて送電線のある点と樹木との最接近位置を検出できるようにしたということを意味するものと解される。本件発明においては，最接近位置の検出のための特別の処理がされるものとは解されないことも，前判示のとおりである。
(b)そして，既に判示したとおり，甲２発明において，複数のスキャニング面のそれぞれから３次元データを得ること，得られたデータを測地座標系といった共，，，通の座標系に変換すること変換したデータを３次元画像とすることは   いずれも当業者が普通に考慮することであるというべきである。また，３次元データを共通の座標系に変換すると，測定点の位置が上記座標系において特定されることになり，また，測定点間の距離は，測定点の位置から計算によって容易に求めることができるのであるから，送電線に対する最接近樹木の位置も容易に定まるといえる。
そうであれば，本件発明の構成Ａは，容易に想到し得たものというべきである。(c)ところが，審決は「本件発明の上記構成Ａは，単にすべての測距データを，共通の測地座標系に変換した３次元画像を作成するだけでなく，あるフレームの送電線の存在する測定点からの最接近樹木位置を，その前後のフレームを含む測距データを共通の座標系にて表現した３次元画像内において検出するという特徴を有するものであるところ，甲２発明において，甲１，甲４及び甲５に記載された発明を適用したとしても，共通の測地座標系による３次元画像を作成することに止まるものであって，本件発明の構成Ａの有する上記特徴が示唆されるものでも，また容易に想到されるものでもない」と判断した（３０頁２～１０行。。）既に判示したとおり，本件発明においては，３次元画像ないし３次元画像を作成する手法に特徴があるわけでも，送電線のある点と樹木の位置との距離を算出する手法に特徴があるわけでもなく，最接近樹木の位置の検出は，３次元画像を形成することによって可能となると解されるのであるから，本件発明における最接近樹木位置の検出を含む構成Ａは，甲２発明及び前記周知技術から容易に想到し得たものというべきである。
審決は，上記のとおり，本件発明については「本件発明の上記構成Ａは，単に，すべての測距データを共通の測地座標系に変換した３次元画像を作成するだけでなく，あるフレームの送電線の存在する測定点からの最接近樹木位置を，その前後のフレームを含む測距データを共通の座標系にて表現した３次元画像内において検出するという特徴を有するものである」とした上，これと対比する形で「甲２発明，において，甲１，甲４及び甲５に記載された発明を適用したとしても，共通の測地座標系による３次元画像を作成することに止まる」と説示しているのであり，明示的には説示していないが，本件発明が，あたかも検出のための特別の処理がなされるかのように認定判断しているというほかない。この認定判断が誤りであることは既に判示したところから明らかである。


(d)ちなみに，審決は，特許法３６条違反についての判断においては，本件発明につき「各フレームをつなぎ合わせて」は，ヘリコプターの各軸についての平，「行運動データ及び回転運動データで測定点の位置データを補正し，各フレームの測距データを共通の座標系で表現することを意味することは明らかである（２４頁。」最下行～２５頁３行「本件発明の「フレームをつなぎ合わせて前記送電線下の状），況の３次元画像を作成し，前後のフレームも含めて送電線のある点からの最接近位置を検出できるようにしたこと」とは，あるフレームの送電線の存在する測定点からの最接近樹木位置を，その前後のフレームを含む測距データを共通の座標系にて。」表現した３次元画像内において検出することを意味していることは明らかである（２５頁２１～２６行）と認定している。
審決は，上記認定においては，構成Ａにつき，測距データを共通の座標系にて表現した３次元画像内において，最接近樹木位置を検出することであるとするに止まり，３次元画像を形成することのほかに，検出のための特別の処理がなされていることは前提としていないのであって，３次元画像を得るだけで最接近位置を検出す。，ることができることを示唆しているものと解されるそのように解されることから審決の特許法３６条違反に関する判断は，是認し得るものであった。しかし，審決の特許法３６条違反に関する上記判断と進歩性に関する上記(c)の判断は，矛盾するものと解されるのであって，後者の判断は，本件発明の要旨として認定される範囲を逸脱したものといわざるを得ない。(e)被告らは，甲２には，前記のような本件発明の構成①～④について記載も示唆もない旨主張する（被告らは，審決は構成①～④が甲２発明との一致点であるとは認定していないという。。）
確かに，審決が一致点として認定したのは，前判示の限度であり（前記第２，３(3)(a)，上記構成①～④について細部にわたって一致すると認定しているわけで）はない。そして，本件請求項１の記載によれば，上記構成Ａは，上記構成①～④を前提とするものであり，上記構成①～④と関連するものであることが認められる。，，，（   ，）。一方審決は   相違点としては構成Ａのみを認定している前記第２   ３(3)(b)，，，，結局   審決は本件発明を構成する要件のすべてについて甲２発明との一致点相違点の認定をしたものではないと認められる（審決は，構成Ａを相違点として認定し，この点で容易不想到としたのであるから，結論を導くに必要な限度での対比・判断はしており，直ちに違法とされるわけではない。しかし，前判示のように，相違点である構成Ａについての審決の判断に誤りがある場合には，他に相違点はないのか，その相違点は想到容易かという点が問われるところ，審決は，この点を明確にしていないそのため原告らと被告らは   本訴において構成①～④をめぐっ。，，   ，て主張し合った。適正迅速な紛争解決という観点からすれば，不完全な対比・判断をした審決は，不相当との誹りを免れない。。）
このような状況下において，当事者が主張し合った構成①～④の問題を本判決の判断対象とすべきか否かについては，異論の余地はあり得るが，いずれにしても，前判示の構成Ａと構成①～④との関係に照らせば，前判示の理由により構成Ａが想到容易である以上，構成①～④に想到することについても，当業者にとって容易であるとみられる。
(f)被告らの主張中には，甲２のＧＰＳによる位置表示サブシステムは，本件発明の実施例において，飛行位置計測用に搭載しているＧＰＳ部８に相当するものであり，距離データ及び走査光学系のスキャン角度データを補正するために搭載した本件発明のジャイロ加速度計部とは，全く異なるものであるとする部分がある。しかし，上記主張を根拠付ける事実を認めるに足りる証拠はない。また，前判示のとおり，甲２において，パルス・レーザ測距儀をジャイロ架台に組み込み，ＧＰＳによる位置表示システムを採用するのは，スキャニング面の位置を特定するためと解される。そうすると，審決も正しく認定するとおり「甲２発明の「ＧＰＳに，よる位置表示サブシステム」と，本件発明の「ジャイロ加速度計部」とは，ヘリコプターの平行運動データを取得するためのものである点で共通する。また，甲２発明の「ジャイロ架台」は，パルス・レーザ測距儀を重力に対し一定の方向に支持するものであることは明らかであるから，本件発明の「ジャイロ加速度計部」とは，回転運動を補正するという目的において共通している（２７頁８～１４行）とい。」うのが相当である。
なお，本件発明におけるジャイロ加速度計部は，飛行体の平行運動データ，回転運動データを取得するための周知の手段と認められるし（甲１，４及び５，甲２）において，測定データを測地座標系といった共通の座標系に変換する必要があることは明らかであるから，甲２発明において，ＧＰＳ，ジャイロ架台に代え，上記周知の手段を採用することは，当業者が容易に想到し得ることというべきである。(g)被告らは，前記第４，２(3)(b)～(g)のようにも主張するが，甲２の内容の理解に関する点など，既に判示したところに照らせば，いずれも採用の限りではない。その他，被告第３準備書面を含め，被告らが主張するところをすべて再精査しても，前判示の認定判断を変更すべきものとはいえない。(h)以上によれば，審決は，本件発明の進歩性についての認定判断を誤ったものといわざるを得ない。
３結論
以上のとおり，原告ら主張の審決取消事由２は理由があるので，審決は，取消しを免れない。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官塚原朋一
裁判官清水知恵   子
裁判官田中昌利は，退官につき，署名押印することができない。
裁判長裁判官
塚原朋一


平成１６年（行ケ）第７１号　審決取消請求事件
平成１７年２月２４日口頭弁論終結
判　　　　決
原　告　株式会社ジュエリータクマ
訴訟代理人弁理士　鈴木悦郎
被　告　特許庁長官　小川洋
指定代理人　西村泰英，田中秀夫，一色由美子，大橋信彦，井出英一郎
主　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
「特許庁が不服２００１－１８１７２号事件について平成１６年１月６日にした審決を取り消す。」との判決。
第２　事案の概要
本件は，特許出願をした原告が，拒絶査定を受けたので，上記査定に対する審判を請求したところ，審判請求は成り立たない旨の審決があったため，同審決の取消しを求めた事案である。
１　特許庁における手続の経緯
(1)　原告は，平成９年４月９日，発明の名称を「イヤリング」とする特許出願をした。
(2)　原告は，平成１３年８月３１日付けの拒絶査定を受けたので，同年１０月１１日，拒絶査定に対する審判を請求し（不服２００１－１８１７２号事件として係属），同年１１月５日，明細書を補正（以下「本件補正」という。）した。(3)　特許庁は，平成１６年１月６日，本件補正を却下するとともに，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同年２月２日，その謄本を原告に送達した。
２　特許請求の範囲の記載
(1)　本件補正前のもの（以下「本願発明」という。）一方の主装飾体と他方の挟着部材とに一対の取付脚部と取付基部とを形成してこれらを軸着し，この部位を加締めてなるイヤリングであって，一対の取付脚部と取付基部との間にこれら部材より硬質部材のワッシャを介して加締めたことを特徴とするイヤリング。
(2)　本件補正後のもの（下線を付した部分が補正箇所である。以下「本願補正発明」という。）
一方の主装飾体と他方の副装飾体とに一対の取付脚部と取付基部とを形成してこれらを軸着し，この部位を加締めてなるイヤリングであって，一対の取付脚部と取付基部の相対する位置に貫通孔を形成し，両者の間にこれらの部材よりも硬質のワッシャを介して前記貫通孔にピンを挿入し，当該部位を加締めて耳たぶに対する挟着力を付与したことを特徴とするイヤリング。
３　審決の理由の要旨
審決の理由は，以下のとおりであるが，要するに，本件補正は，特許法１７条の２第５項で準用する同法１２６条４項の規定に違反するものであり，特許法１５９条１項で読み替えて準用する特許法５３条１項の規定により却下されるべきものであり，また，本願発明は，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない，というものである。
(1)　本件補正についての補正却下の決定
ア　引用文献
(ｱ)　原査定の拒絶の理由に引用された，実願平１－５６５１８号（実開平２－１４７０２３号）のマイクロフィルム（本訴甲３，以下「引用文献１」という。）には，以下の事項が記載されている。
ａ　「イヤリング取付板の後部に止板を回動開閉自在に噛合軸止めし，前記噛合軸止め部の近傍に前記止板を広狭数段において切替掛止するストッパーを設けたことを特徴とするイヤリングのイヤクリップ。」（実用新案登録請求の範囲）ｂ　「第４図は第２実施例で，前例とは逆に取付板１ａの中間下を二股にし，止板３ａの基部取付板１ａのを二股間に挟入して軸５ａ止め連結したのである。」
（明細書３頁６ないし８行）
更に軸止め前の第２図及び第４図と，軸止め後の第３図を並べて見比べると，第３図の軸５の端部は加締められていることが見て取れる。また，第４図にはイヤリング取付板の一対の二股と止板の後端部の相対する位置に軸孔を形成したものが記載されている。
上記記載事項によれば，引用文献１には，次の発明（以下「引用発明１」という。）が記載されているものと認められる。
「イヤリング取付板の中間下に二股に分かれた一対の二股と，止板の後端部とを軸
着し，この部位を加締めてなるイヤリングであって，
イヤリング取付板の一対の二股と止板の後端部の相対する位置に軸孔を形成し，これら軸孔に軸を通して加締めたイヤリング。」
(ｲ)　また，同じく引用された，特開平２－２０１４１８号公報（本訴甲４，以下「引用文献２」という。）には，以下の事項が記載されている。
ｃ　「［作用］
ファインセラミック製ワッシャはモース硬度が９でダイヤモンドにつぐ硬さを持ち，耐摩耗性が極めてたかく，通常の眼鏡蝶番に使用した場合はほとんど摩耗しない。・・・（中略）・・・長期間の使用でもがたつきを生じない。」（公報２頁左欄５ないし１３行）
ｄ　「蝶番は第２図に示すように２個の部品に分かれ，接触部にワッシャ１が嵌合される。」（公報２頁左欄１７，１８行）
イ　対比
そこで，本願補正発明と上記引用発明１とを対比すると，後者における「取付板」は，前者の「一方の主装飾体」に，「止板」は，「他方の副装飾体」に，「一対の二股」は，「一対の取付脚部」に，「止板の後端部」は，「取付基部」に，「軸孔」は，「貫通孔」に，「軸」は，「ピン」に，それぞれその作用・機能から
みて相当しているから，両者は，
「一方の主装飾体と他方の副装飾体とに一対の取付脚部と取付基部とを形成してこれらを軸着し，この部位を加締めてなるイヤリングであって，一対の取付脚部と取付基部の相対する位置に貫通孔を形成し，前記貫通孔にピンを挿入し，当該部位を加締めたイヤリング。」
である点で一致しており，以下の点で相違している。


［相違点１］本願補正発明の「軸着」は，一対の取付脚部及び取付基部よりも「硬質のワッシャ」を介して行っているのに対して，引用発明１は，ワッシャを介さずに一対の取付脚部と取付基部を直接軸止めしている点。［相違点２］本願補正発明では，「耳たぶに対する挟着力を付与した」ものであるのに対して，引用発明１にはかかる作用は不明である点。
ウ　判断
そこで上記の相違点について検討する。
［相違点１］について
本願補正発明における「ワッシャ」の使用については，本願明細書の【０００４】，【０００５】欄の【発明が解決しようとする課題】に，一対の取付脚部及び取付基部の長い間の開閉の繰り返しによる摩耗の発生を解決する旨記載があり，一対の取付脚部及び取付基部は「開閉部材」として捉えることができるので，言い換えると当該相違点１は，開閉部材の長い間の開閉の繰り返しで発生する摩耗を抑える手段として，開閉部材よりも硬質のワッシャを開閉部材間に挟んで軸着する技術思想の有無に係るものと認められる。
ところが，かかる技術思想は，製品の分野が本願補正発明のものと異なるものの，前記(1)ア(ｲ)に示すように，引用文献２に，がたつき防止を目的とした硬質ワッシャの使用について同様の記載がある。
そこで，かかる異製品分野間での技術の転用の容易想到性について検討する。当該技術思想は，軸止めされた開閉機構に関するものであり，本願補正発明のイヤリング，引用文献２のめがねのみならず，多種多様な製品分野に広範に用いられている機構であることは当業者ならずとも明らかであり，また，当該開閉機構に用いられた「ワッシャ」もまた，何ら特別な部材でなく日常見受けられる慣用部材であることを考量すると，単に製品分野が異なること自体は，かかる技術の転用を何ら妨げるものではないと認められる。
したがって，引用発明１の軸着に係る構成として，引用文献２に記載の硬質のワッシャを採用した技術を転用し，本願補正発明の構成と同様の構成をなすことは当業者が容易に想到し得る事項である。
なお，この点について，出願人が平成１４年１月１０日付手続補正書（【請求の理由】）にて，「眼鏡のつるは抵抗なく開閉するものであることはそれこそ周知であり，・・・ワッシャを部材に圧接するという技術思想は全くありませんし，・・・例え眼鏡の部材よりも硬質のワッシャが用いられているとしても，本発明の技術とは全く似て非なるものであります。」旨主張するとおり，引用文献２に記載の眼鏡の開閉機構には途中で開閉を止めてその状態を保持することはないので，「イヤリング」の「保持力」なる効果については一見技術の転用が見いだせないとの観を抱く余地もある。
しかしながら本願補正発明における効果について考えてみると，（ｱ）「クリップ式イヤリング」自体，本件出願前に周知のイヤリングであり，開閉状態の保持により装飾体を耳に取り付ける本来の機構自体が当業者に周知であり，開閉機構の摩耗が直ちに保持力の低下に繋がることもまた当業者に知られていたこと，及び，（ｲ）摩耗の抑制と保持力の持続は，クリップ式イヤリングとして使用する限り一体不可分の効果であり，たとえ摩耗の抑制を狙った技術の転用であったとしても，イヤリングの保持力の持続の効果は前記一体不可分性の結果，当然の効果として十分に予期できること，以上のことにより，たとえ使用態様の異なる製品間であっても，共通の開閉機構を各々有する場合，技術の転用の結果付随する別種の効果の発生が当然に予期できるのであれば，異製品間といえども技術の転用は容易であるとするのが相当である。
［相違点２］について
本願補正発明の「耳たぶに対する挟着力を付与した」については，何らかの構成に関する記載というより，むしろ作用・効果に関する記載であるといわざるを得ず，また，上述の［相違点１］についてのなお書きにて詳述したように，引用発明１と引用文献２に記載されたものの結合によって得られる構成体を従来周知のクリップ式イヤリングとして用いる限り「耳たぶに対する挟着力」を本来効果として内在するものであると認められるため，当該相違点２についても，引用発明１及び引用文献２に記載されたものに基づいて当業者が容易に想到し得たものと認められる。
したがって，本願補正発明は，引用文献１及び２に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
エ　むすび
以上のとおり，本件補正は，特許法１７条の２第５項で準用する同法１２６条４項の規定に違反するものであり，特許法１５９条第１項で読み替えて準用する特許法５３条１項の規定により却下されるべきものである。
(2)　本願発明について
ア　引用文献
原査定の拒絶の理由に引用された各引用文献及びそれらの記載事項は，前記(1)アに記載したとおりである。
イ　対比・判断
本願発明は実質的に，本願補正発明からイヤリングの限定事項である貫通孔及びピンに係る構成を省いたものである。
そうすると，本願発明の構成要件を全て含み，さらに他の構成要件を付加したものに相当する本願補正発明が，前記(1)ウに記載したとおり，引用文献１及び２に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，本願発明も，同様の理由により，引用文献１及び２に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。
ウ　むすび
以上のとおり，本願発明は，引用文献１及び２に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。
第３　当事者の主張の要点
１　原告主張の審決取消事由
審決は，引用発明１の認定を誤り，本願補正発明との一致点の認定を誤って，相違点を看過し（取消事由１），また，本願補正発明と引用発明１との相違点１の判断を誤り（取消事由２），その結果，本願補正発明が，引用文献１及び２に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとの誤った判断をして，本件補正を却下したものであって，この認定判断の誤りは審決の結論に影響を及ぼすから，審決は，取り消されるべきである。
(1)　取消事由１（引用発明１の認定の誤り，本願補正発明との一致点の認定の誤りと相違点の看過）


ア　審決は，引用発明１が，「イヤリング取付板の中間下に二股に分かれた一対の二股と，止板の後端部とを軸着し，この部位を加締めてなるイヤリングであって，イヤリング取付板の一対の二股と止板の後端部の相対する位置に軸孔を形成し，これら軸孔に軸を通して加締めたイヤリング。」であると認定し，本願補正発明と引用発明１との一致点を，「一方の主装飾体と他方の副装飾体とに一対の取付脚部と取付基部とを形成してこれらを軸着し，この部位を加締めてなるイヤリングであって，一対の取付脚部と取付基部の相対する位置に貫通孔を形成し，前記貫通孔にピンを挿入し，当該部位を加締めたイヤリング。」と認定した。イ　しかし，引用文献１の第３図によれば，引用発明１の止板３とイヤリング取付板１との間には隙間があり，耳たぶに対する挟着力はストッパー（６，７）の噛合のみによって付与されていることが明らかであって，引用発明１は，軸５を加締めて止板３とイヤリング取付板１とを密着させたものではなく，単に軸着させただけのものにすぎないから，引用発明１は，「イヤリング取付板の中間下に二股に分かれた一対の二股と，止板の後端部とを軸着してなるイヤリングであって，イヤリング取付板の一対の二股と止板の後端部の相対する位置に軸孔を形成し，これら軸孔に軸を通して組み立て，かつ，軸近傍に切替掛止ストッパーを設けたイヤリング。」であると認定するのが相当である。そうすると，本願補正発明では，軸部を加締めているのに対し，引用発明１では，軸部を加締めずに単に軸止めしている点が相違する。
ウ　したがって，審決は，引用発明１の認定を誤り，その結果，本願補正発明と引用発明１との一致点の認定を誤って，相違点を看過したものである。
(2)　取消事由２（相違点１の判断の誤り）
ア　審決は，「引用発明１の軸着に係る構成として，引用文献２に記載の硬質のワッシャを採用した技術を転用し，本願補正発明の構成と同様の構成をなすことは当業者が容易に想到し得る事項である。」と判断した。イ　本願補正発明の開閉機構は，任意の位置で開閉を保持することができるという特徴があり，また，これにワッシャを介在させた目的は，取付脚部と取付基部（いわゆる開閉部材）の摩耗を防ぎ，加締めによって得られた保持力を維持するためである。これに対し，引用発明２における開閉機構は，任意の位置で開閉を保持することができるというものではなく，完全に開くか完全に閉じるかをスムースに行おうとするものであり，しかも，引用発明２は，従来の眼鏡ではワッシャ自体が摩耗することから，その改善策を提供しようとするものであって，開閉機構自体の摩耗については何ら考慮していない。本願補正発明と引用発明２は，単に製品の分野が異なるだけではなく，上記のように，要求される機能も大きく異なるから，引用発明１の軸着に係る構成として，引用文献２に記載の硬質のワッシャを採用した技術を転用し，相違点１に係る本願補正発明の構成とすることは当業者が容易に想到することができない。
ウ　したがって，審決の上記判断は誤りである。
２　被告の反論
審決の認定判断には誤りがないから，原告の主張する審決取消事由は，理由がない。
(1)　取消事由１（引用発明１の認定の誤り，本願補正発明との一致点の認定の誤りと相違点の看過）に対して
ア　引用文献１の第３図には，突条６と突部７が記載され，また，発明の詳細な説明には，「止板３の軸孔４ａ，４ｂ近くの相対内面にストッパーとして数条の突条６を設け，取付板１の両側面に突条６間に挟入し掛止する突部７を形成してイヤクリップとしたのである。」（２頁１４ないし１８行）と記載されているから，ストッパーのあるべき状態を考察すると，少なくとも突条６間において，突部７は止板３への接触箇所と，突条６は取付板１への接触箇所とそれぞれが保持力をもって接する摩擦係合を果たしているとみるべきであり，この摩擦係合を発生させる軸５の止めの条件を考えると，必然的に，軸止め部分で相応の押圧力を付与する軸止め形式，すなわち「加締め」がされているのである。
イ　また，「加締め」において，摩擦及び保持力を生じさせることは，従来技術であるのみならず，コンパスのようなものにおいても周知の事項であるから，引用文献１の軸止め形式は，「加締め」がされているということができる。ウ　したがって，周知技術を前提として，引用発明１の対象への理解及び要部の接触状態並びに加工前を表す第２図の軸５と加工後の軸５の形状変化を加味して第３図を見る限り，「軸５」の止めの程度は，適度な押圧力の付勢を伴う，一般的にいう「加締め」がされているとした審決の認定に誤りはない。(2)　取消事由２（相違点１の判断の誤り）に対してア　締め圧力の僅かな違いによって，イヤリングでは任意の位置での保持力につながり，眼鏡のつるでは保持力とまではいかない状態が起こるとしても，この違いが直ちに開閉機構の一部品であるワッシャの転用自体を妨げるとまではいえない。イ　また，確かに，引用発明２の目的は，ワッシャの摩耗であるとみてとれるが，その目的を達成すべく提案された構造体は，開閉機構間に挟み込まれた硬質ワッシャである。本願補正発明のうち開閉機構に当たるものは，「取付脚部」「取付基部」，「ワッシャ」及び「ピン」であり，これに対し，引用発明２の眼鏡の開閉機構は，「２個の部品」，「ワッシャ」及び「蝶番」の回動軸であって，構造上の共通点があることが一見して明らかであり，引用発明１の軸着に係る構成として，引用文献２に記載の硬質のワッシャを採用した技術を転用し，本願補正発明の構成と同様の構成とすることは当業者が容易に想到し得るものである。ウ　したがって，審決の判断に誤りはない。
第４　当裁判所の判断
１　取消事由１（引用発明１の認定の誤り，本願補正発明との一致点の認定の誤りと相違点の看過）について
(1)　引用発明１は，イヤリング取付板の中間下に二股に分かれた一対の二股と，止板の後端部とを軸着した部位を加締めたものではないから，本願補正発明と引用発明１は，本願補正発明では，軸部を加締めているのに対し，引用発明１では，軸部を加締めずに単に軸止めしているものであることは，本願明細書（甲２の２）及び引用文献１（甲３）から明らかであるが，審決はこの構成の相違について明示して認定していない。


しかしながら，審決は，原告の平成１４年１月１０日付け手続補正書における主張に対して判断するに際し，引用文献２に記載の眼鏡の開閉機構には途中で開閉を止めてその状態を保持することはないので，「イヤリング」の「保持力」なる効果については一見技術の転用が見いだせないとの観を抱く余地もあると付言した上で，イヤリングの保持力なる効果について触れ，本願補正発明における摩耗の抑制と保持力の持続は，クリップ式イヤリングとして使用する限り一体不可分の効果であり，たとえ摩耗の抑制を狙った技術の転用であったとしても，イヤリングの保持力の持続の効果は前記一体不可分性の結果，当然の効果として十分に予期できる，と認定判断している。ここにおいては，加締めているか否かについての上記相違のあることを当然の前提としつつ，引用文献１の軸着に係る構成として，引用文献２に記載の硬質のワッシャを採用した技術を転用することの容易想到性判断において，イヤリングの保持力の持続のために，本願補正発明における「加締め」という構成を採用することは当然設計事項に含まれるものであることを黙示的に認定判断しているものと理解すべきである。審決は，一致点の認定中には「加締めたイヤリング」において引用発明１と一致するとしているが，審決が真意とするところは，以上説示のところにあるというべきである。
(2)　なお，乙１（実公昭５９－２９５５５号公報）及び乙２（実願昭５６－１３０６４２号（実開昭５８－３６８１５号）のマイクロフィルム）によれば，一対の取付脚部と取付基部とを軸着してなるイヤリング（クリップ式イヤリング）において，軸部を加締める構成は，本願補正発明の出願時に周知であったと認められる。そして，本願補正発明が，一対の取付脚部と取付基部とを軸着してなるイヤリング（クリップ式イヤリング）において，軸部を加締める構成が周知であることを前提に，「長い期間にわたってこの挟着部材の開閉が繰り返されると加締められた取付脚部と他方の挟着部材の基部の摩耗が発生し，全く使いものにならなくなるという欠点」を改良することを目的として，一対の取付脚部と取付基部との間にこれらの材質よりも硬度の高い材質のワッシャを介在させて軸着し，この部位を加締めるという構成を採用したものであること，すなわち，本願補正発明の技術的課題は，加締められた取付脚部と他方の挟着部材の基部の摩耗を避けることにあることは，本願明細書（甲２の２）の（段落【０００９】）の記載，すなわち，「本発明のイヤリングはこの従来のイヤリングの欠点を改良するものであって，取付脚部と基部との間にこれら材質よりも硬度の高い材質であるワッシャを介在させて軸着してこの部位を加締めたものであって，意外にも軟らかいもの同士の接触をさけることによって摩耗や変形が避けられたものであり，イヤリングとして長い期間の使用に耐えられるものとなったものである。」との記載などにより明らかである。そうすると，本願明細書においても，「加締め」の構成が周知のものであることを前提にしているし，その構成についての容易想到性の判断も，審決の上記説示において尽くされているというべきである。
(3)　以上のとおりであり，審決は，原告主張の構成に関して引用発明１とが相違することを黙示的に前提としつつ，その容易想到性について判断しているものであって，そこに，原告主張の引用発明１の認定の誤り，一致点の認定の誤り，更には相違点の看過はない。取消事由１は理由がない。
２　取消事由２（相違点１の判断の誤り）について
(1)　引用文献２（甲４）には，「従来のワッシャは比較的軟質なこともあり，蝶番が硬い材質のときなどは特に摩耗が激しく，使用中に徐々にがたつきがでてくることがあった。」（１１１頁左欄１９行ないし右欄２行），「ファインセラミック製ワッシャはモース硬度が９でダイヤモンドにつぐ硬さを持ち，耐摩耗性が極めてたかく，通常の眼鏡蝶番に使用した場合はほとんど摩耗しない。・・・チタン，チタン合金との相性は特に良好であり，長期間の使用でもがたつきを生じない。」（１１２頁左欄６行ないし１３行），「蝶番は第２図に示すように２個の部品に分かれ，接触部にワッシャ１が嵌合される。」（１１２頁左欄１７，１８行）との記載があり，この記載によれば，眼鏡の蝶番において，がたつきの防止を目的として，蝶番を構成する２つの部品よりも硬質のワッシャを使用することが示されている。
本願補正発明は，その構成にあるように，一対の取付脚部と取付基部との間にこれらの材質よりも硬度の高い材質のワッシャを介在させて軸着し，この部位を加締めるという構成を採用したものであるところ，本願補正発明の一対の取付脚部と取付基部は，引用文献２の蝶番を構成する２つの部品と同様に，開閉部材として理解することができる。そして，本願補正発明のイヤリングと引用発明２の眼鏡とは製品の分野が異なるものの，開閉部材を軸止めした機構は，多種多様な製品分野に広範に用いられているものである上，開閉機構に用いられるワッシャも，また，何ら特別な部材でなく，日常見受けられる慣用部材であるから，そうであれば，ワッシャを介さずに一対の取付脚部と取付基部を直接軸止めした引用発明１の軸着に係る構成として，引用文献２に記載の硬質のワッシャを採用した技術を転用し，相違点１に係る本願補正発明の構成とすることは，当業者が容易に想到することができるものというべきである。
(2)　原告は，本願補正発明の開閉機構は，任意の位置で開閉を保持することができるという特徴があり，また，これにワッシャを介在させた目的は，取付脚部と取付基部（いわゆる開閉部材）の摩耗を防ぎ，加締めによって得られた保持力を維持するためであるのに対し，引用発明２における開閉機構は，その開閉が任意の位置で保持できるものではなく，しかも，引用発明２は，開閉機構自体の摩耗について何ら考慮されていないのであって，本願補正発明と引用発明２は，単に製品の分野が異なるだけではなく，要求される機能も大きく異なるから，引用発明１の軸着に係る構成として，引用文献２に記載の硬質のワッシャを採用した技術を転用し，本願補正発明の構成と同様の構成とすることは当業者が容易に想到することができないと主張する。


平成１４年１２月１０日宣告
平成１４年特(わ)第１２３１号，第２３０１号
所得税法違反被告事件
主文
被告人を懲役２年及び罰金４３００万円に処する。
その罰金を完納することができないときは，金２０万円を１日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判が確定した日から４年間その懲役刑の執行を猶予する。
理由
（犯罪事実）
被告人は，平成１０年１２月２１日まで神奈川県鎌倉市ＡＢ丁目Ｃ番Ｄ号を，同月２２日から平成１１年８月３日まで山形県酒田市Ｅ町Ｆ番Ｇ号を，同月４日から平成１２年８月２２日まで神奈川県鎌倉市ＡＢ丁目Ｃ番Ｄ号を，同月２３日から東京都千代田区Ｈ町Ｉ丁目Ｊ番Ｋ号ＬＭ号を住所地と定め，株式会社Ｎの代表取締役等を務めていたものであるが，自己の所得税を免れようと企て，雑所得となるべき
収入を除外するなどの方法により所得を秘匿した上，
第１　平成９年分の実際総所得金額が１億８１３６万円であった（別紙１の所得金額総括表及び修正損益計算書参照）にもかかわらず，平成１０年３月１６日，神奈川県鎌倉市ＯＰ丁目Ｑ番Ｒ号所轄Ｓ税務署において，同税務署長に対し，所得金額が３１３６万円で，源泉所得税額等を控除すると１３６万５０４０円の還付を受けることとなる旨の虚偽の所得税確定申告書（平成１４年押第１４１１号の１）を提出し，そのまま法定納期限を徒過させ，もって不正の行為により，同年分の正規の所得税額７３４９万２９００円と上記申告税額との合計７４８５万７９００円（別紙５のほ脱税額計算書参照）を免れ，
第２　平成１０年分の実際総所得金額が４２２９万２５００円であった（別紙２の所得金額総括表及び修正損益計算書参照）にもかかわらず，平成１１年３月１２日，山形県酒田市ＴＵ丁目Ｖ番Ｗ号所轄Ｘ税務署において，同税務署長に対し，所得金額が３２２９万２５００円で，源泉所得税額等を控除すると１６２万５３６５円の還付を受けることとなる旨の虚偽の所得税確定申告書（同押号の２）を提出し，そのまま法定納期限を徒過させ，もって不正の行為により，同年分の正規の所得税額３２２万５８００円と上記申告税額との合計４８５万１１００円（別紙６のほ脱税額計算書参照）を免れ，
第３　平成１１年分の実際総所得金額が１億５８５万円であった（別紙３の所得金額総括表及び修正損益計算書参照）にもかかわらず，平成１２年３月１０日，前記Ｓ税務署において，同税務署長に対し，所得金額が２７８５万円で，源泉所得税額等を控除すると１５０万７４３６円の還付を受けることとなる旨の虚偽の所得税確定申告書（同押号の３）を提出し，そのまま法定納期限を徒過させ，もって不正の行為により，同年分の正規の所得税額２６９８万４４００円と上記申告税額との合計２８４９万１８００円（別紙６のほ脱税額計算書参照）を免れ，第４　平成１２年分の実際総所得金額が２億２８４万９１６０円であった（別紙４の所得金額総括表及び修正損益計算書参照）にもかかわらず，平成１３年３月１５日，東京都千代田区ＹＺ丁目ａ番ｂ号所轄ｃ税務署において，同税務署長に対し，所得金額が２５６２万５０００円で，源泉所得税額等を控除すると１３４万６８２０円の還付を受けることとなる旨の虚偽の所得税確定申告書（同押号の４）を提出し，そのまま法定納期限を徒過させ，もって不正の行為により，同年分の正規の所得税額６３９２万７２００円と上記申告税額との合計６５２７万４０００円（別紙６のほ脱税額計算書参照）を免れた（別紙添付省略）。
（法令の適用）
１　罰条
第１の行為　　　　　　平成１０年法律第２４号による改正前の所得税法２
３８条１項，所得税法２３８条２項
第２の行為　　　　　　所得税法２３８条１項
第３，第４の各行為　　いずれも所得税法２３８条１項，２項
２　刑種の選択
各罪　　　　　　　　　いずれも懲役刑及び罰金刑
３　併合罪の処理　　　　　　刑法４５条前段
懲役刑　　　　　　　　刑法４７条本文，１０条（犯情の最も重い第１の罪の刑に加重）
罰金刑　　　　　　　　刑法４８条２項
４　労役場留置　　　　　　　刑法１８条
５　刑の執行猶予　　　　　　刑法２５条１項（懲役刑につき）
（量刑の理由）
本件は，衆議院議員の事務所代表を務めていた被告人が，いわゆる口利き料などとして得た収入を除外するなどの方法により自己の所得を秘匿し，４年分にわたり所得税を免れた事案である。
本件のほ脱額は，合計約１億７３００万円余と多額であり，ほ脱率も，通算約８５パーセントとかなりの高率である。被告人が除外した収入は，①芸能プロダクション社長から，同人のとばくに関する捜査のもみ消しを依頼されて警察の捜査情報を入手するなどし，その謝礼として受け取った現金１億５０００万円，②ゴルフ場開発事業の譲渡に関与し，譲受人から譲渡人に支払われたいわゆる裏リベートの中から仲介手数料として取得した現金５０００万円，③上記議員の地元の県内で行われる道路関係の公共事業を受注するための新会社を設立し，これに参加した同県内の建設業者７名に参加の謝礼金として支払わせた現金合計１億２０００万円，④同地元県内で行われる水道関係の公共工事の受注につき，電機会社から助力を依頼さ
れて同県関係者に口


平成一〇年(ワ)第四一〇八号損害賠償等請求事件
平成一二年五月一五日弁論終結
判　　　　　　　決
原　　　　　　　告      　　　【Ａ】
原　　　　　　　告     　　　株式会社三貴工業所
右代表者代表取締役    　　　　【Ａ】
原　　　　　　　告      　　　ニック株式会社
右代表者代表取締役    　　　　【Ｂ】
右三名訴訟代理人弁護士　　　乾　　　てい子
右補佐人弁理士　　　    　　　【Ｃ】
被　　　　　　　告        　　株式会社松永製作所
右代表者代表取締役　　    　　【Ｄ】
右訴訟代理人弁護士　　　　　　後　藤　昌　弘
右補佐人弁理士        　    　【Ｅ】
同　　　　　　　　　　        【Ｆ】
主　　　　　　　文
一　原告らの請求をいずれも棄却する。
二　訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第一　請求
一　被告は、別紙イ号物件目録及び同ロ号物件目録各記載の車椅子を、製造、販売してはならない。
二　被告は、原告【Ａ】に対し四八五七万五〇〇〇円、同株式会社三貴工業所に対し二億一二五八万七五〇〇円及び同ニック株式会社に対し二億一四五八万七五〇〇円並びにいずれも平成一〇年一〇月二〇日から各支払済みまで年五分の割合による金員をそれぞれ支払え。
なお、原告らは、実用新案権に基づく請求に関する侵害物件を別紙イ号物件目録、同ロ号物件目録各記載の車椅子とし、不正競争防止法違反に基づく請求に関する被告の製品の車椅子をイ(Ａ)号物件、ロ(Ａ)号物件として、その製造、販売の差止めを求めているが、イ(Ａ)号物件は同イ号物件目録記載の車椅子と、ロ(Ａ)号物件は同ロ号物件目録記載の車椅子と同一であるから、物件目録としては別紙のとおりとし、製造、販売の差止めに関する請求も、第一項の請求にまとめた。
第二　事案の概要
一　本件は、アームレストが跳ね上げ式である車椅子の実用新案権者、同実用新案権の専用実施権者、右実用新案権の実施品の販売会社である原告らが、跳ね上げ式アームレストを有する車椅子を製造販売している被告に対し、それぞれ、実用新案権に基づく差止め及び実施料相当額の損害賠償、独占的通常実施権に基づく損害賠償、不正競争防止法二条一項一号違反を理由とした差止め（同法三条）及び損害賠償（同法四条）、並びに各損害賠償金に対する遅延損害金の支払を求めるものである。
二　争いのない事実等
１　原告【Ａ】（以下「原告【Ａ】」という。）は次の実用新案権（以下「本件実用新案権」といい、その考案を「本件考案」という。）を有している。
登録番号　　第一九九八三八六号
名　　　称　　車椅子
出　願　日　　平成二年六月二八日（実願平二ー六八六七八）公　告　日　　平成五年二月八日（実公平五ー四八一九号）
登　録　日　　平成五年一二月二二日
２　原告株式会社三貴工業所（以下「原告三貴工業所」という。）は、本件実用新案権につき、設定登録により次の専用実施権を有している。
設　定　日　　平成一〇年五月二九日
範　　　囲　　全　部
対　　　価　　無　償
期　　　間　　本件実用新案権の存続期間満了まで
３　原告ニック株式会社（以下「原告ニック」という。）は、平成二年ころから、原告三貴工業所の製造にかかる別紙原告商品目録記載の車椅子（以下「原告商品」という。）を、ウイングシリーズと称して、「ニック（ＮＩＣＫ）」の商標で販売している。
４　本件実用新案権の内容は、次のとおりである。
(一)　実用新案登録請求の範囲
座部の両側にアームレストを水平使用状態より上方へ回動可能に取り付けた構成であって、該アームレストは遮板が張設されているコの字形フレームからなり、該フレームの後下端部が車椅子本体に枢着されており、水平使用状態では前下端部は、孔と該孔に挿入する係合ボルトによる係止手段によって、車椅子本体に
ロック可能に支持されていることを特徴とする車椅子
(二)　構成要件の分説
Ａ　座部の両側にアームレストを水平使用状態より上方へ回動可能に取り
付ける
Ｂ　アームレストは遮板が張設されているコの字形フレームからなるＣ　フレームの後下端部が車椅子本体に枢着されているＤ　水平使用状態では前下端部は、孔と該孔に挿入する係合ボルトによる係止手段によって、車椅子本体にロック可能に支持されている
Ｅ　以上の構成を有する車椅子
(三)　作用効果


①　アームレストは、コの字形のフレームからなるので、車椅子を使用する人が安定に支持され、転落等の危険がなく、遮板によって使用者の着衣がアームレストからはみ出して車輪等に巻き込まれる危険もない。②　アームレストは、水平使用状態で、孔と該孔に挿入する係合ボルトによる係止手段によって確実にロックされているので、車椅子を段階等から降ろす時は、アームレストを手で掴んで車椅子を持ち上げることもできる。③　車椅子に乗降する場合にはアームレストを水平使用状態より後下端部を中心として上方に回動させるので、アームレストを全体的に座部側面から取り払うことができ、車椅子の側方にベッドや壁等があっても、これらの物にアームレストは干渉しない。
したがって車椅子から病人や老人等がベッドに移る時等には極めて便利である。
５　被告は、車椅子を製造、販売している株式会社であるところ、平成八年ころから別紙イ号物件目録記載の車椅子（以下「イ号物件」という。）を、平成一一年二月ころから別紙ロ号物件目録記載の車椅子（以下「ロ号物件」という。）を、それぞれ製造、販売している。
６　イ号物件及びロ号物件の構成要件
(一)　イ号物件の構成の特徴
Ａ′　座部３の両側にアームレスト９を水平使用状態より上方へ回動可能
に取り付ける
Ｂ′　アームレスト９は、前辺11A、上辺11B、後辺11C、下辺11Dから構成されるロの字形フレーム11と、該ロの字形フレーム11の該上辺11Bの後端から下方に屈曲して延設されたＲ形状のアーム12と、該前辺11A、該後辺11C、該下辺11Dに張設
される遮板・からなる
Ｃ′　アーム12の後下端部が車椅子本体２に枢着されているＤ′　水平使用状態ではロの字形フレーム11の下辺11Dの中間部は、ブラケット15のピン孔16と該ピン孔16に挿入するピン18による係止手段によって、車椅子
本体２にロック可能に支持されている
Ｅ′　以上の構成を有する車椅子
(二)ロ号物件の構成の特徴
Ａ″　座部３の両側にアームレスト９を水平使用状態より上方へ回動可能
に取り付ける
Ｂ″　アームレスト９は、前辺11A、上辺11B、後辺11Cから構成されるフレーム11と、該フレーム11の内側において該前辺11Aと該上辺11Bとの間に差し渡されるＬ字形枠11Dと、該前辺11A及び該Ｌ字形枠11Dとの間に張設される遮板10からなるＣ″　フレーム11の後辺11Cの下端部が車椅子本体２に枢着されているＤ″　水平使用状態ではフレーム11の前辺11Aの下端部は、ブラケット・のピン孔16と該ピン孔16に挿入するピン18による係止手段によって、車椅子本体２に
ロック可能に支持されている
Ｅ″　以上の構成を有する車椅子
第三　本件の争点
一　実用新案権侵害について
１　イ号物件は、本件考案の技術的範囲に属するか。
(一)　イ号物件は、「座部の両側にアームレストを取り付ける」との構成を備えているか。
(二)　イ号物件は、「コの字形フレーム」との構成を備えているか。仮に、その構成を備えていないとしても、均等の範囲にあるか。(三)　イ号物件は、「フレームの後下端部が車椅子本体に枢着されている」との構成を備えているか。仮に、その構成を備えていないとしても、均等の範囲にあるか。
(四)イ号物件は、「水平使用状態では前下端部が車椅子本体にロック可能に支持されている」との構成を備えているか。
(五)　イ号物件は、「係合ボルト」との構成を備えているか。仮に、その構成を備えていないとしても、均等の範囲にあるか。
２　ロ号物件は、本件考案の技術的範囲に属するか。
(一)　ロ号物件は、「座部の両側にアームレストを取り付ける」との構成を備えているか。
(二)　ロ号物件は、「コの字形フレーム」との構成を備えているか。仮に、その構成を備えていないとしても、均等の範囲にあるか。(三)　ロ号物件は、「フレームの後下端部が車椅子本体に枢着されている」との構成を備えているか。
(四)　ロ号物件は、「水平使用状態では前下端部が車椅子本体にロック可能に支持されている」との構成を備えているか。
(五)　ロ号物件は、「係合ボルト」との構成を備えているか。仮に、その構成を備えていないとしても、均等の範囲にあるか。
３　損害の発生及びその額
二　不正競争防止法違反について
１　原告商品の形態に、商品等表示性及び周知性はあるか。２　原告商品と被告商品は類似しているか、誤認混同のおそれはあるか。
３　損害の発生及びその額
第四　争点に関する当事者の主張
一　実用新案権侵害について
１　争点１(一)（イ号物件は、「座部の両側にアームレストを取り付ける」との構成を備えているか。）について
(一)　原告【Ａ】及び原告三貴工業所の主張
(1)　イ号物件は、座部の両側にアームレストを水平使用状態より上方へ回動可能に取り付けているから、構成要件Ａを充足する。(2)　本件考案において、アームレストのフレームは車椅子本体に枢着されていることが要請されているに過ぎず、枢着位置を座部の両側に設定するという限定は全く存在しないから、「座部の両側にアームレストを取り付ける」とは、座部の両側にアームレストを配置することを意味する。
被告製品のアームレストの枢着位置は背部であるが、背部もまた車椅子本体であり、かつ座部の両側にアームレストが配置されているから、構成要件Ａが充足されている。
(3)　本件実用新案権の明細書（以下「本件明細書」という。）に記載された実施例においても、アームレストの枢着位置は背部になっている。そして実施例の記載を参酌すれば、「座部の両側にアームレストを取り付ける構成」に、「座部の両側にアームレストを配置し、該アームレストのフレームの後下端部を車椅子本体の背部に取り付ける構成」が含まれることは明らかである。
(二)　被告の主張
(1)　イ号物件のアームレスト９は背部に取り付けられているのであって、座部３に取り付けられてはいない。


(2)　イ号物件のアームレスト９を背部に取り付けたのは、アームレスト９を上方へ回動させたときに、アームレスト９のフレームの下辺11Dと押し手との間に間隔を形成させ、介護者が押し手に設けられたブレーキ操作部を握る際に、間違えてアームレスト９のフレームの下辺11Dを握ってしまうという事態を防止するという、独自の効果を発生させるためであるから、「座部の両側にアームレストを取り付ける」構成は、当然に「アームレストを背部に取り付ける」構成を含むものではない。
(3)　また、イ号物件は、ロの字形フレーム11の上辺11Bに延設させたＲ形状のアーム12の端部を、座部よりも高い位置になるように背部に枢着させることによって、アームレストの上方への回動範囲を大きくし、上方へ回動させた際、車輪に接触せず、ブレーキ操作に干渉しないという作用効果を生じている。しかしながら、本件明細書等には、「Ｒ形状のアームの端部を座部よりも高い位置になるように背部に枢着した」点について、一切記載も示唆もされていない。
２　争点１(二)（イ号物件は、「コの字形フレーム」との構成を備えているか。仮に、その構成を備えていないとしても、均等の範囲にあるか。）
(一)　原告【Ａ】及び原告三貴工業所の主張
(1)　イ号物件においては、アーム12がロの字形フレーム11から一体的に差し出されており、ロの字形フレーム11の前辺11Aと上辺11Bとアーム12とで、コの字形のフレームが構成されている。
コの字形は遮板を差し渡すために昀低限必要な形状であるにすぎないし、コの字形フレームにあっても、遮板が差し渡されているから、フレームは該遮板によって補強され、ロの字形フレームと同等の強度を有する。コの字形フレームに辺を一つ追加してロの字形にしても、遮板を張設できる点及び強度の点に変わりはないから、右の点は何ら技術的意味を持つものではなく、単なる設計的事項にすぎない。
(2)　仮に同一でないとしても、次のとおり、均等である。①　右相違部分があっても、後記②のとおり、本件考案の作用効果は何ら影響を受けないから、右相違部分は本件考案の本質的部分ではない。②　本件考案において、フレームをロの字形に置き換えても、本件考案の作用効果①と同一の効果を生ずる。仮に、ロの字形にすることによって強度が高くなるとしても、右効果を生じている点に変わりはない。③　右置き換えは、単なる設計変更であり、当業者が、イ号物件製造販売時点において、容易に想到することができたものである。④　イ号物件は、本件考案の新規な構成を模倣し、本件考案と同一の、従来にはない特別な作用効果を有するものであるから、当然、本件考案の出願時における公知技術と同一ではないし、右出願時において当業者が容易に推考できたものでもない。
⑤　フレームをロの字形にする構成は、本件考案の出願手続において、実用新案登録請求の範囲から意識的に除外されたものではない。
(二)　被告の主張
(1)　アーム12は単にロの字形フレーム11を回動自在に支持するための部材であって、フレームではない。イ号物件のフレーム11は、上下辺と左右辺からなるロの字形フレームであるところ、前下端部のみで患者の体重を支えるコの字形フレームに比較して、下辺全体で支えるロの字形フレームの方が、構造上強度が高い。ロの字形フレームの強度が高いことに、遮板のあるなしは関係ないし、本件考案に明細書等には、着衣の巻き込み防止のために遮板が設けられていると記載されているだけで、遮板を設けることにより、コの字形フレームが構造上補強されるとは何ら記載されていない。
また、ロの字形フレーム11は、患者がアームレスト９を握り、アームレスト９に体重をかけながら立ち上がった場合、フレームの全体にねじれが発生し、不安定になるという問題点を防止することを目指したものである。この点は本件考案の発想からは出てこない、被告独自の新たな発想であって、単なる設計変更ではない。
(2)　均等は成立しない。
①　考案の本質的部分とは、実用新案登録請求の範囲に記載された考案の構成のうちで、当該考案特有の作用効果を生じるための部分、換言すれば、右部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該考案の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいう。
本件考案は、フレームをコの字形にすることによって初めて、フレームの前下端部を車椅子本体にロック可能に支持させることができるという効果を生じさせている。一方、イ号物件は、フレームをロの字形にすることで初めて、フレームの全体にねじれが発生し、不安定になるという問題点を防止すべく強度を高め、さらにフレームの下辺11Dの任意の箇所でロック可能としたものである。このように、右相違点により、イ号物件は、本件考案とは別個の効果を生じるから、右相違部分は、本件考案の本質的部分である。②　①で述べたように、イ号物件は、本件考案とは異なる構成を有し、作用効果も相違するから置換可能性もない。
③　否認する。
④　イ号物件にかかる技術は、既に開示されていた技術であり、当業者であれば、イ号物件は、本件考案の出願時に容易に推考できたものである。⑤　本件考案においては、「アームレストは遮板が張設されているコの字形フレームからなり」と一義的に記載されているから、本件考案の技術的範囲はコの字形フレームに限られ、ロの字形フレームには及ばない。「コの字形フレーム」という文言は、原告【Ａ】が、出願過程において、補正により実用新案登録請求の範囲に追加したものであり、その追加した理由が「アームレストはコの字形フレームからなるので、車椅子を使用する人が安定に支持され、転落の危険がない」とされていることからも、原告【Ａ】の意思が、ロの字形フレームを意識的に除外し、コの字形フレームにつき保護を求めるものであったことは明らかである。３　争点１(三)（イ号物件は、「フレームの後下端部が車椅子本体に枢着されている」との構成を備えているか。仮に、その構成を備えていないとしても、均等の範囲にあるか。）について
(一)　原告【Ａ】及び原告三貴工業所の主張
(1)　イ号物件において、アームレスト９はアーム12と共にコの字形フレームを構成し、コの字形フレームの後下端部になるアーム12の下端部が車椅子本体に枢着されているから、イ号物件は本件考案の構成要件Ｃと同一の構成を有する。(2)　イ号物件においても、被告主張のような「アームレストと車輪が接触しない」という効果は生じないし、仮に生じたとしても、本件考案の実用新案登録請求の範囲とは関係ない。アームレスト撤去状態でも車椅子を自由に移動できると
いう効果は、そもそも意味のない効果である


(3)　仮に同一でないとしても、次のとおり均等である。①　車椅子本体に枢着するのをフレーム後下端部にしても、フレームから延設したアーム12の下端部にしても、上方に回動させればアームレストを全体的に座部側面から取り払うことができ（作用効果③）、右構成の相違によって別異な作用効果は生じないから、右構造上の相違部分は本件考案の本質的部分ではない。②　①のとおり、本件考案において置き換えても、同一の作用効果を奏する。右効果が生じることは、仮に、イ号物件において、アームレストが車輪に接しないという効果が生ずるとしても変わらない。
③　フレーム後下端部を枢着するかフレームから延設したアーム下端部を枢着するかは単なる設計的事項にすぎず、右置き換えは、当業者がイ号物件製造販売時点において容易に想到することができたものである。④　イ号物件は本件考案の新規な構成を模倣し、従来にはない本件考案に特有な作用効果と同一な作用効果を有するものであるから、当然本件考案の出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではない。
⑤　イ号物件の構成要素である「ロの字形フレームがアームを介して車椅子本体に枢着されている」は本件考案の出願手続において実用新案登録請求の範囲から意識的に除外されたものではない。
(二)　被告の主張
(1)　イ号物件は、Ｒ形状のアーム12の端部を車椅子本体における座部よりも高い位置に取り付けることによって、アームレスト９とが車輪と接触しないという別異の作用効果を生じている。
また、この点は、アームレスト９を上方へ回動させた際、アームレスト９のフレームの下辺11Dと押し手との間に間隔を形成させ、介護者が押し手に設けられたブレーキ操作部を握る際に、間違えてアームレスト９のフレームの下辺11Dを握ってしまうという事態を防止することを目指して案出されたものである。この点は本件考案の発想からは出てこない、被告独自の新たな発想であって、単なる設計変更ではない。
(2)　次の理由により均等は成立しない。
①　本件考案は、コの字形のフレームの後下端部が車椅子本体に枢着されることによって、作用効果③を奏しているのであり、コの字形フレームの後下端部を車椅子本体に枢着したことが、本件考案を実現させる昀も重要な部分であり、本質的部分である。
②　(1)のとおり、イ号物件は、本件考案と異なる構成を有し、作用効果も異にする。
③　イ号物件は、本件考案の構成を何ら採用していないのであるから、本件考案とイ号物件との異なる部分をイ号物件のように置換することは、本件考案の本質的部分を置換するものとなり、これは当業者が被告製品の製造時点において容易に想到できたものではない。
④　④の点については争う。
⑤　本件明細書には、「フレームの後下端部が車椅子本体に枢着されており」と一義的に記載されているから、本件考案の技術的範囲は、右の構成に限られる。
しかも、この文言は、出願過程において、原告【Ａ】が、補正により実用新案登録請求の範囲に追加したものであり、原告【Ａ】は、その追加した理由を「…アームレストを座部側面から全体的に取り払うことが出来るよう、フレームの後下端部を軸として上方に回動可能とした…」と主張している。このことからも、原告【Ａ】の意思は「フレームの後下端部が車椅子本体の枢着されている」構成につき保護を求めるものであったことは明らかであり、「ロの字形フレームがアームを介して車椅子本体に枢着されている」構成は、本件考案の出願手続において実用新案登録請求の範囲から意識的に除外されていたものである。４　争点１(四)（イ号物件は、「水平使用状態では前下端部が車椅子本体にロック可能に支持されている」との構成を備えているか。）について
(一)　被告の主張
イ号物件のフレームが車椅子本体に支持されているのは、座部の中間部である。
(二)　原告【Ａ】及び原告三貴工業所の主張
本件考案の実用新案登録請求の範囲には、アームレストのフレームの支持位置に関して特に限定がされていないから、フレームの支持位置が座部の中間部にあっても、構成要件Ｄを充足する。
５　争点１(五)（イ号物件は、「係合ボルト」との構成を備えているか。仮に、その構成を備えていないとしても、均等の範囲にあるか。）について
(一)　原告【Ａ】及び原告三貴工業所の主張
(1)　イ号物件のピン18は、ロックブラケット13の係止孔14に係合して、水平状態のアームレスト９を車椅子本体２にロックする。したがって、イ号物件のピン18は、本件考案の係合ボルトに相当し、ロックブラケット13の係止孔14は、本件考案の孔に相当する。したがって、両者は同一である。(2)　「ボルト」は、本来的に、閂（門や戸をしっかりと閉めるための横木）或いはさし錠を意味し、閂やさし錠は孔に挿入して係止を行なう部材であって、ピンと同義である。そして本件考案の「係合ボルト」は、ねじ穴に蝶着するために使用されてはおらず、孔に貫通係合する部材として使用されているから、閂或いはさし錠と同様な目的で使用され、かつ同様な作用効果を有するものであって、ピンと同一構成である。また、ボルトの中には、植込みボルトのような頭部のないボルトもあり、頭部は必須要素ではない。
(3)　孔と該孔に挿入する係合ボルトとによる係止手段の作用効果は、アームレストを水平状態で確実にロックし、車椅子を階段等から降ろす時は、アームレストを手で掴んで車椅子を安全に持ち上げることもできることである。すなわち、孔と該孔に挿入する係合ボルトとによる係止手段は、アームレストの上方への回動をロックすることを目的としているのであり、横ずれ防止を目的としているのではないから、係合ボルトは頭部を必須の構成要素とするものではない。横ずれ防止はコの字形フレームの前下端部の平坦部の嵌着溝に嵌着溝の幅よりも直径が大きい係合ボルトが嵌合することによるものである。
頭部によってアームレストの前下端部が横にずれる危険を防止できるためには、ボルトが頭部を有すること以外に、孔の直径よりも頭部の直径が大きいことが必須要件とされるが、このような要件は本件考案の実用新案登録請求の範囲には記載がないし、孔の直径よりも頭部の直径を大きくした場合には係合ボルトを孔に挿入することができなくなってしまう。


(4)　特許庁の審判官も、「棒部材」は棒状の部材であること、棒状の部材としては、本件考案の係合ボルトやイ号物件のピンのように孔に係合してロックするために用いられる部材以外の用途、例えば物干し竿、鉄棒、撹拌棒等に用いられるものも含むことを指摘しているにすぎない。
(5)　仮に、係合ボルトを、ねじ穴に蝶着するためにねじが設けられているものと解釈したとしても、ボルトとはピンのような棒部材にねじ溝を設けたものであるから、次のとおり均等である。
①　対象製品との相違が考案の本質的部分にかかるものであるかどうかを判断するに当たっては、単に実用新案登録請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が、考案における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものかという点から判断すべきである。本件考案を先行技術と対比するとき、課題の解決手段における特徴的原理は、孔に係合ボルトを挿入することにあり、この場合「ボルト」から「頭部」や「ねじ」を除いた棒形状の部分が「係合ボルト」として利用されている。そして、右部分はピンと同一なものであるから、「孔と該孔に挿入する係合ボルトによる係止手段」と「孔と該孔に挿入するピンによる係止手段」とは、同一の原理に属するものである。
したがって、これを置き換えても、本件考案特有の課題を解決する手段を基礎付ける特徴的な部分を他の構成に置き換えたことにはならず、全体として本件考案の技術的思想とは別個のものと評価されるに至ることもないから、右相違部分は本件考案の本質的部分ではない。
②　①のとおり、本件考案において、右相違部分を置き換えても、本件考案の目的を達することができ、同一の作用効果を奏する。③　①のとおり「ボルト」と「ピン」は同一物であるから、右相違部分を置き換えることは、当業者がイ号物件製造販売時点において容易に想到することができた。
④　イ号物件は本件考案の新規な構成を模倣し、本件考案と同一の、従来にはない特別な作用効果を有するものであるから、当然、本件考案の出願時における公知技術と同一ではなく、当業者が、右出願時に容易に推考できたものでもない。
⑤　本件明細書には、初めから孔と該孔に挿入するピンとによる係止手段は記載されておらず、訂正審判において右係止手段は意識的に除外されたものではない。
実用新案登録請求の範囲から意識的に除外されたものに当たる場合は、均等を主張することはできないとされるのは、いったん考案の技術的範囲に属しないことを承認したものについて、これと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らして許されないためである。
禁反言の法理に照らして考えるとき、出願手続において実用新案登録請求の範囲から意識的に除外されたものとは、拒絶理由通知書において、審査官が実用新案登録請求の範囲に定義された発明が実用新案法三条二項に該当するとして引用した刊行物（引用文献）の開示に打ち勝つために、該発明を補正によって定義し直し、同時に右補正によって該発明が進歩性を具備するに至ったことを意見書において主張し、それが審査官が拒絶の意思を翻すに直接つながった場合に、その補正によって明らかに除外されたものに限られるべきである（包袋禁反言の原則）。
原告らが訂正を行ったのは、無効理由に打ち勝つためではなく、明細書の記載を、当初の明細に記載されていた範囲に戻すためにすぎないから、意識的に除外したものにはあたらない。
(二)　被告の主張
(1)　「係合ボルト」は、軸部と該軸部の直径よりも大きい頭部を有する部材であって、アームレストのフレームの前下端部に形成された嵌着溝に嵌合した際に、その頭部によってアームレストの前下端部が横方向にずれるのを防止する部材であるから、その形状は、軸部と該軸部の直径よりも大きい頭部を有するものに限定され、ピン部材のような棒形状のものは排除されている。イ号物件の係止手段はピンであり、軸部の直径よりも大きい頭部を有するものではないため、本件考案の権利範囲には属しないものである。(2)　文献においても、ボルトとは、「ナットで締め付ける頭つきねじ」、「金属丸棒の一端にねじを切り、他端に直径より大きな四角ないし六角の頭をつけたもの」などと示されている。
(3)　特許庁の審査官も、「係合ボルト」と「棒部材」とは別技術であることを認めている。
(4)　次のとおり、均等は成立しない。
①　本件考案においては、係合ボルトが頭部を有しており、係合ボルトの頭部と孔とが係わり合ってアームレストの上方への回動が確実にロックされるからこそ、作用効果②を実現できるのである。本件考案の本質的部分は、まさに「係合ボルトの頭部」である。
②　イ号物件は、右①のとおり、本件考案とは異なる構成を有し、それ故に作用効果も相違するから、置換可能性もない。
③　否認する。
④　被告の実施する車椅子は、既に公知技術である「孔と該孔に挿入されるピン部材」からなる構成を備えた車椅子にすぎない。イ号物件は、本件考案の出願前における公知技術、或いは公知技術から極めて容易に推考できた技術を、単に実施したものにすぎない。
⑤　原告【Ａ】は、本件考案の訂正審判において、実用新案登録請求の範囲を、当初の「前下端部は、車椅子本体にロック可能に支持されている……」に、「孔と該孔に挿入する係合ボルトによる係止手段によって……」を加えて訂正しているのであり、まさにボルト以外の係合手段を意識的に実用新案登録請求の範囲から除外しているのであるから、これを主張することは禁反言の法理に照らして許されず、均等を主張することはできない。
「棒部材」との文言は、原告の出願当初の明細書及び図面中には、一切記載も示唆もされておらず、図示されているのは頭部を有するボルト部材だけであり、そうであるからこそ、特許庁も、訂正拒絶理由書を通知したのである。とすれば、「棒部材」から「係合ボルト」と補正しなければ、実用新案法三条二項の無効理由を回避できなかったのであるから、右除外が意識して行われたことは明らかである。
また、本件考案は、係合ボルトの頭部と孔とが係わり合ってアームレストの上方への回動がロックされるからこそ、作用効果②を生ずるのであり、この結果として、特許庁において一応訂正が認められたという審判経過に徴すれば、原告【Ａ】の意思は、「孔と該孔に挿入する係合ボルトによる係止手段」との構造につき保護を求め、進歩性を認めさせようとしたことが明らかである。６　争点２(一)（ロ号物件は、「座部の両側にアームレストを取り付ける」との構成を備えているか。）、同(三)（ロ号物件は、「フレームの後下端部が車椅子本体に枢着されている」との構成を備えているか。）について


(一)　原告【Ａ】及び原告三貴工業所の主張
ロ号物件は、本件考案の構成要件Ａ及びＣに該当する。
(二)　被告の主張
アームレストの取り付け位置は、座部の両側ではなく背部であり、かつ、座部の高さよりも低い位置である。
７　争点２(二)（ロ号物件は、「コの字形フレーム」との構成を備えているか。仮に、その構成を備えていないとしても、均等の範囲にあるか。）について
(一)　原告【Ａ】及び原告三貴工業所の主張
(1)　本件考案とロ号物件とは、フレーム11に更にＬ字形枠11Dが付設され、遮板が該フレーム11と該Ｌ字形枠11Dとの間に差し渡されている点において相違するが、作用効果は同一であるから、実質的には同一である。(2)　仮に実質的にも同一でないとしても、イ号物件と同様の理由から、均等である。
(3)　ロ号物件のフレームは、フレーム11を利用し、これにＬ字形枠11Dを追加したものであり、作用効果も同一であるから、利用関係にある。
(二)　被告の主張
(1)　ロ号物件のフレームは、フレーム11にＬ字形枠11Dを取り付けたものではなく、全体でロの字形である。そのため、強度が増し、安定するという作用効果を生じている。
(2)　均等の主張は争う。
(3)　コの字形フレームは、公知技術であり、何人も利用可能なものである。
８　争点２(四)（ロ号物件は、「水平使用状態では前下端部が車椅子本体にロック可能に支持されている」との構成を備えているか。）、同(五)（ロ号物件は、「係合ボルト」との構成を備えているか。仮に、その構成を備えていないとしても、均等の範囲にあるか。）について
(一)　原告【Ａ】及び原告三貴工業所の主張
イ号物件についての主張と同じ。
(二)　被告の主張
イ号物件についての主張と同じ。
９　損害の発生及びその額
(一)　原告【Ａ】の主張
(1)　被告はイ号製品を少くとも一か月当たり一五〇台製造販売し、一台当たりの販売価格一一万五〇○○円（ＭＷー18Ｆ型）ないし一二万五〇○○円（ＭＷー18ＦＵ型）のうち、少くとも販売価格の四五パーセントの粗利益を得ている。したがって、被告が平成八年六月から平成一〇年八月までの二年三か月の間に合計四〇五〇台製造販売したことにより得た利益は、二億〇九五八万七五〇〇円を下らない。
(2)　原告【Ａ】は本件考案の権利者であるところ、実施料率は販売価格の一〇パーセントを下ることはない。
被告が平成八年六月から平成一〇年八月までの間に製造販売したイ号製品の総額は、四億六五七五万円を下らないから、原告【Ａ】はその一〇パーセントにあたる、四六五七万五○○○円の実施料相当額の損害を被ったものである。(3)　原告【Ａ】は、被告に対し、平成九年三月一〇日付けの内容証明郵便で、本件実用新案権の侵害行為を中止するよう警告したが、被告はこれを争って、その後も侵害行為を継続した。そこで、原告【Ａ】は弁護士に依頼して本件訴訟を提起し、弁護士費用二〇〇万円を支払う約束である。
(二)　原告三貴工業所の主張
(1)　原告三貴工業所は、平成二年ころから、本件実用新案権の独占的通常実施権者として、平成一〇年五月二九日以後は専用実施権者として、本件実用新案権の実施品である車椅子を製造し、全国に販売してきた。(2)　車椅子の製造は、全国的にも限られた業者が行っており、被告は、原告三貴工業所が、原告【Ａ】から独占的に本件考案の実施権を与えられてその実施品を製造販売している会社であることを知っていた。
(3)　原告三貴工業所が、被告の侵害行為により被った損害は、実用新案法二九条一項の類推適用により、被告がイ号製品の製造販売によって得た利益に相当する金額であるから、二億〇九五八万七五〇〇円を下らない。(4)　原告三貴工業所は、弁護士に対し、本件訴訟の費用三〇〇万円を支払う約束である。
二　不正競争防止法違反について
１　原告商品の形態に、商品等表示性及び周知性はあるか。
(一)　原告ニックの主張
(1)　原告商品は、背もたれ方向（後方）に跳ね上げて撤去されるアームレストという特徴的構成を有するが、原告ニックは平成二年に原告商品の販売を開始して以来、現在に至るまでウイングシリーズの車椅子の特徴ある形状として右構成を継続して原告商品に使用しており、右構成にはこれまでの商品にはない形態の特異性から極めて強い自他識別力がある。
(2)　次のとおり、原告商品の形態は、需要者に周知されており、出所表示機能を有している。
①　原告ニックが原告商品の販売を開始した平成二年六月当時、市場にはひじ掛けを背もたれの方向に跳ね上げて撤去できる形の車椅子はなく、原告商品は、新規な車椅子として全国的に紹介され、平成八年に被告がイ号物件の販売を開始するまで市場を専有してきた。市場に同様の形態を有する車椅子が多数存在したという事実はないし、被告が類似の形態であると主張する車椅子は、原告商品が周知となった後に販売されるようになったものである。
②　原告ニックによる原告商品の販売数については、平成三年一〇月以前については、資料が残っていないので明らかにできないが、同年一一月から平成六年三月までの間は毎月五〇台を超える台数を仕入れて販売しており、その後の各年度（毎年四月から翌年三月まで）の販売数は、平成六年度五五九台、平成七年度八九四台、平成八年度一四九三台、平成九年度一三八二台である。なお、原告商品の右販売台数は、車椅子全体の市場に占めるシェアは少ないものの、ひじ掛け跳ね上げ式車椅子の市場はほぼ独占してきたものであるから、後記被告の主張(2)は失当である。


(3)　原告ニックは、平成二年から全国の車椅子の市場にチラシを配布し、各地で開催される介護用品の展示会や、全国の車椅子販売店において商品を紹介して、原告商品を新製品として宣伝販売した。そのため、同年中にはこの形態の車椅子は原告ニックのみが販売する特徴ある形態の商品であるとして広く認識された。また、原告商品の形態は、カタログ等で、ひじ掛けを背もたれの方向に跳ね上げて撤去した特徴的な形状の写真を示して紹介されている。(4)　原告商品はそのすぐれた機能的特徴ともあいまって、発売当初から高く市場に評価されてきた。平成六年に東京新聞出版局から発行された「便利なホームケア機器一〇〇選」には、原告商品が、便利な介護用車いす「ウイング・スワン」として、ひじ掛けを跳ね上げた状態の写真付きで紹介されている。
(二)　被告の主張
(1)　患者が座る形態の福祉・介護用品において、アームレストが障害物として働く点は古くから改善を要する問題であり、その改善のために、座部側面に設置されたアームレストについて、上方に跳ね上げて撤去できる形態の福祉・介護用品は、昭和五五年ころ以降から多数製造販売されている。車椅子についても、平成二年ころからは、同様の構成のものが多数製造販売されている。(2)　原告商品の販売台数は、昀大でも年間一五〇〇台に満たず、車椅子の市場規模に占めるシェアは、わずか〇・五パーセントである。また、車椅子メーカー各社のシェアは、被告と日進医療器の二社で市場の三分の二から八割を占めており、それ以外を原告ニックを含む多くの企業が分けあっている状況にある。このような微々たる数量、シェアで、原告商品が一般需要者に周知となることは有り得ない。
２　原告商品と被告商品（イ号物件及びロ号物件）は類似しているか、誤認混同のおそれはあるか。
(一)　原告ニックの主張
(1)　被告商品は、アームレストに遮板を張設し、かつアームレストを上方に回動させて座部の側面から撤去可能にするという、他の車椅子にはない原告商品の特殊な形態において、同一であるため、需要者である一般消費者は、原告商品と被告商品とを混同するおそれがある。被告主張の相違点は、被告商品の特徴を示すものではないし、右部分の存在により、原告商品の周知性が損なわれるものでもない。
(2)　被告は、被告商品の宣伝のため、商品をカタログに紹介するにあたり、商品の特徴に「ひじ掛けが後方に跳ね上がり横からの乗り移りが容易で介護者の負祖を軽減できる」ことをあげ、ひじ掛けを後方に跳ね上げて撤去した状態の写真のほかに、原告ニックが独自の形態を表示するものとして用いてきた前記１(一)(3)の原告商品の写真に酷似するひじ掛けの動きをとり入れた写真を掲載している。
(3)　社名シールの存在は、原告商品の出所表示機能を損なうものではないから、誤認混同のおそれは存在する。
(二)　被告の主張
(1)　被告商品の形態と原告商品の形態は多くの点で相違している。特に、側板やひじ掛けの形状やひじ掛けの回転角度などは原告製品と全く異なるところであり、外観上全く異なる印象を与えるものである。ひじ掛け跳ね上げ式車椅子が多数存在する以上、右のような相違部分があれば、類似しているとはいえず、誤認混同のおそれもない。
(2)　ひじ掛け跳ね上げ式車椅子が多数出回っている中で、原告商品にも、被告商品にも、車椅子本体に社名シールが貼付してあるから、誤認混同のおそれはない。
３　損害及び額
（原告ニックの主張）
(一)　被告は、原告ニックが前記のような商品形態を使用して原告商品として車椅子を販売していることを知っており、あえて原告商品と同一の印象を与えるよう構成した写真をカタログに掲載して自己の商品の宣伝をするなど被告の行為は故意によるものであり、そうでないとしても過失がある。(二)　被告は平成八年六月から本件訴提起に至る平成一〇年八月までの間に、被告商品を少なくとも一か月当たり一五〇台販売した。被告商品の販売価格は一一万五○○○円ないし一二万五○○○円であり、粗利益を四五パーセントとすると、被告が右の間に得た利益は二億〇九五八万七五〇〇円を下らない。右金額は、不正競争防止法五条一項により原告ニックの得べかりし利益と推定される。(三)　原告ニックは、本件訴訟の弁護士費用として、五〇〇万円を支払う約束である。
第三　当裁判所の判断
一　本件実用新案権の侵害について
１　争点１、２（イ号物件及びロ号物件が本件実用新案権の技術的範囲に属するか。）について
(一)　争点１、２の各(二)（コの字形フレーム）について原告【Ａ】及び同三貴工業所は、イ号物件においては、ロの字形フレーム11の前辺11Aと上辺11Bとアーム・によりコの字形フレームが構成されており、ロ号物件においては、フレーム11の前辺11Aと上辺11Bと後辺11Cによりコの字形フレームが構成されていると主張する。
しかしながら、次の理由から右原告らの右主張は採用できない。本件実用新案登録請求の範囲及び考案の詳細な説明の記載によれば、本件考案のコの字形フレームには遮板が張設される構成になっており、右遮板は使用者の着衣がアームレストからはみ出して車輪等に巻き込みまれることを防止する作用を果たしているが、本件考案において遮板をその作用効果を発揮できるようアームレスト部分に張設するためには、少なくとも遮板の三方をアームレストに張設することが必要不可欠であると解される。したがって、本件考案において遮板を設けるためには、そのアームレストは少なくともコの字形である必要があり、本件考案のコの字形フレームの後辺部分（背部側の辺）は、フレームの前辺及び上辺部分とともに遮板が張設するための役目を担っていることになる。これに対して、イ号物件におけるアーム12、ロ号物件におけるフレーム11の後辺11Cは、アームレストの回動のための役割を担っているにすぎず、遮板を設けるための役割を担っていない。よって、イ号物件及びロ号物件は、いずれも構成要件Ｂを充足しない。
(二)　均等論の成否


特許権侵害訴訟において、特許発明にかかる願書に添付した明細書の特許請求の範囲に記載された構成中に相手方が製造等をする製品（以下「対象製品等」という。）と異なる部分が存する場合であっても、(1)右部分が特許発明の本質的部分ではなく、(2)右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、(3)右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、(4)対象製品が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれら右出願時に容易に推考できたものではなく、(5)対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、右対象製品等は特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当であり（昀高裁平成一〇年二月二四日第三小法廷判決・民集五二巻一号一一三頁参照）、この点は実用新案権侵害訴訟についても同様であると解される。原告【Ａ】及び原告三貴工業所は、構成要件Ｂについて、イ号物件及びロ号物件は均等であると主張する。しかし、前述のように、イ号物件におけるアーム12及びロ号物件におけるフレーム11の後辺11Cは、回動のための機能を有しているにすぎず、遮板を設けるための機能は有していない。そうすると、本件考案におけるアームレストの後辺と称する部分をイ号物件におけるアーム12及びロ号物件におけるフレーム11の後辺11Cに置き換えた場合には、遮板を設けることができないか、設けたとしても本件考案における遮板による本来の作用効果は発揮することができないことになる。したがって、イ号物件におけるアーム12及びロ号物件におけるフレーム11の後辺11Cは本件考案におけるアームレストの後辺と称する部分と同一の作用効果を有しないというべきであるから、構成要件Ｂについて、均等が成立する余地はない。
(三)　争点１、２の各(五)（係合ボルト）について本件考案の構成要件Ｄは、本件考案にかかる車椅子のアームレストが水平状態では、フレームの前下端部が、車椅子本体にロック可能に支持されており、そのロック方法が、その孔と該孔に挿入する係合ボルトによる係止手段によってなされているとするものである。そして、考案の詳細な説明には、作用効果の欄に、「ロックされているので、車椅子１を階段等から降ろす時は、アームレスト９を手で掴んで車椅子１を持上げることも出来る。」と記載され、実施例の説明中には、「第一図に示す使用状態（水平使用状態の意味である）では、該アームレスト９のフレーム9Aの前下端部9Dの平坦部の嵌着溝9Eに前側フレーム４の係合ボルト・が嵌合し、更にロック片9Gのロック孔9Hが該係合ボルト・に係合しているので、アームレスト９は確実に車椅子１本体に固定され、車椅子１を階段等から降ろす場合はアームレスト９を手がかりとして車椅子１を持上げることが出来る。」との記載がある。
右のとおり、本件考案では、フレームを車椅子本体に係止する手段が、孔と該孔に挿入する「係合ボルト」と表現されているところ、証拠（甲一五、乙六○）によれば、「ボルト」とは、「ナットで締め付ける頭つきねじ」、「金属丸棒の一端にねじを切り、他端に直径より大きな四角ないし六角の頭をつけたもの」などと定義されていることが認められる。本件考案における「係合ボルト」とは、ボルト形状をもって係合することを目的とする部材であると解されるから、「ボルト」の右字義を合わせ考えるならば、「係合ボルト」とは、軸部とその軸部の直径よりも大きい頭部を有する形状の係合用部材であると解するのが相当である。イ号物件及び口号物件における係止手段には、ピン部材が採用されており、その軸部の直径よりも大きい頭部は存在しないから、「係合ボルト」による係止手段がなく、構成要件Ｄを充足しないといわざるを得ない。
この点、原告【Ａ】及び原告三貴工業所は、ボルトとは、本来的に、閂或いはさし錠を意味し、孔に挿入して係止を行う部材であり、ピンと同義であり、軸部より大きい頭部を有する必要はない、本件考案の係合ボルトとによる係止手段は、アームレストの上方への回動をロックすることを目的としているのであり、横ずれ防止を目的としているのではない（横ずれ防止はコの字形フレームの前下端部の平坦部の嵌着溝に嵌着溝の幅よりも直径が大きい係合ボルトが嵌合することによるものである。）から、係合ボルトは頭部を必須の構成要素とするものではなく、本件考案の実施品である原告商品においても、ロック片9Gのロック孔9Hは係合ボルト・の頭部の厚み部分に係合しているにすぎず、ボルトの頭部が軸部の直径より大きいことは係止手段として機能していないから、イ号物件及び口号物件におけるピンは、係合ボルトに該当すると主張する。


そこで、本件考案において、孔と係合ボルトがどのようにして係合するものとされているかについて、検討するに、本件考案の実用新案登録請求の範囲にも、詳細な説明にも、係合方法について具体的な記載はない。しかしながら、本件考案にかかる車椅子は、アームレストを持って車椅子を階段等から降ろす場合にも、アームレストが確実に車椅子本体に固定されるということを作用効果上の特徴として掲げているのであるから、孔と該孔に挿入する係合ボルトとによる係止手段はアームレストを確実に車椅子本体に固定できる構成であることを要件としているというべきである。そこで、本件考案にかかる車椅子を持ち上げて運ぶ場合を想定するに、アームレストの上方回動方向に力が作用するといっても、単純に真上方向への力のみが作用するとは限らず、アームレストの横方向への撓み、運搬者の力の作用方向、車椅子使用者の姿勢等の諸事情により、斜め上方向にも力が作用する場合があることは容易に想定されるところである。このように斜め上方向に力が作用した場合に、確実に固定できるためには、ロック片の孔が係合ボルトから抜け落ちない（係合ボルトがロック片の孔から抜け落ちないとも表現できる。）ことが必須であるところ、ロック片の孔がボルトの軸部に係合していた場合には、車椅子を持ち上げると、ロック片の孔の下部が係合ボルトの軸部の下側に接することになり、軸に沿って横方向にずれたとしても、係合ボルトの頭部にひっかかり、それ以上に横方向には動かないから、結局アームレストが車椅子本体から外れることを防止することになる。これに引き換え、頭部を有しないピンの場合においては、ロック片の孔が軸に沿って横方向にずれて、抜け落ちるのを阻止する部材はなく、アームレストが車椅子本体から外れることを防止できない。本件考案の詳細な説明には、係合方法を右のようなものであると認定するにつき妨げとなるものはなく、かえって、添付の第四図においても、ボルトの軸の長さは嵌着溝の幅より大きく書かれており、同図によれば、孔であるロック片が係合ボルトの軸部に係合するものとされているといえないわけではない。右第四図から、そこまではいえないとしても、同図は、ロック片が係合ボルトの軸部に係合できない内容とはなっていない。
原告商品においては、ロック片の孔は係合ボルトの頭部の厚み部分に係合するようになっているところ、原告【Ａ】及び原告三貴工業所は、原告商品に斜め上方向への力が作用しても、アームレストが外れることはないと主張するが、その理由は、ロック片を車椅子本体側に付勢しているバネの力が強いため、斜め上方向の力が作用した場合も確実に固定できるというにすぎない（斜め上方向への力が働く場合には、横ずれ防止と異なり、嵌着溝によりフレームが外れることを防止することはできないと認められ、原告【Ａ】及び原告三貴工業所も、この場合を横ずれの場合と同様であるとは主張していないものと解される。）。本件考案にはバネは全く構成要素とされていないし、発明の詳細な説明にもバネの力に関する記載はない、また、バネに関する事項が当業者にとって自明なものとも認められないから、係合方法の認定に当たってバネの力を考慮することはできない。バネの力を考慮できないとした場合には、原告商品は、車椅子を持ち上げるとき確実に固定できない構造であるから、原告商品は、本件考案の実施品ではないといわざるを得ない。なお、被告は、車椅子に座っていた者が、立ち上がろうとしてフレームに上方から下方に力を加えた場合にも、ボルトの軸部に横滑りの力が作用し、ボルトの頭部がないと横に外れると主張するところ、この場合においても、ロック片の孔の上部が軸部の上側に接しているから、軸に沿って横方向に滑ったとき、ロック片の孔の上部がボルトの頭部に引っかかることになり、ボルトの頭部が固定の役目を果たしており、頭部を有する係合ボルトによる係止手段の作用効果が発揮されているということができる。そして、この場合においても、頭部のないピンによっては、前記のような作用は果たせない。
以上のとおり、本件考案の係合ボルトは、頭部を有するボルトの意味であり、係止手段としてピンを用いているイ号物件及び口号物件が構成要件Ｄを充足しないことは明らかである。
(四)　均等論の成否
原告【Ａ】及び原告三貴工業所は、構成要件Ｄについて均等の成立を主張するので検討する。
(1)　本質的部分について
前記のとおり、均等が成立するためには、実用新案登録請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分が当該考案の本質的部分ではないことを要するが、右本質的部分とは、実用新案登録請求の範囲に記載された構成のうちで、当該考案特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的な部分、言い換えれば、右部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該考案の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいうものと解される。そして、対象製品との相違が考案の本質的部分にかかるものであるかどうかを判断するに当たっては、単に実用新案登録請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品等の備える解決手段が、考案における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものかという点から判断すべきである。
これを本件についてみると、証拠（甲二、一一、乙二の１ないし４、三ないし五、乙六四の１、２、八六の１、２）によれば、次の事実が認められる。①　原告【Ａ】は、平成二年六月二八日、本件考案の実用新案権出願を行い、平成五年一二月二二日、本件考案は設定登録されたが、当初の実用新案登録請求の範囲の記載は次のとおりであった。
「座部の両側にアームレストを水平使用状態より上方へ回動可能に取付けた構成であって、該アームレストは遮板が張設されているコの字形フレームからなり、該フレームの後下端部が車椅子本体に枢着されており、水平使用状態では前下端部は車椅子本体にロック可能に支持されていることを特徴とする車椅子。」
②　しかしながら、右出願当時、車椅子の座部の両側にアームレストを後上方に回動可能に取り付けること、コの字形フレームからなるアームレストに遮板を張設すること、アームレストを構成するフレームの後下端部を車椅子本体に枢着することは、いずれも公知の技術（実公昭五二ー四三五四四号）であり、水平使用状態では前下端部は車椅子本体にロック可能に支持されていることに関しても、「アームレストを水平に使用する状態において、アームレストを構成するフレームの前下端部を孔と該孔に挿入する爪状のもの（スプリング戻り爪）による係止手段によって車椅子本体にロック可能に支持すること」を内容とする公知技術（米国特許第四八四〇三九〇号）があり、アームレストを車椅子本体にロック可能に支持すること自体は公知であった。


③　前記②のとおり、当初の実用新案登録請求の範囲では、新規性がないとして、考案が無効とされることが予想される状態であった。そこで、原告【Ａ】は、平成一〇年七月八日、実用新案登録請求の範囲の記載を次のとおり訂正する旨の訂正審判請求（平成一〇年審判第三九〇五一号）を行った（傍線部分が訂正のための挿入箇所）。
「座部の両側にアームレストを水平使用状態より上方へ回動可能に取付けた構成であって、該アームレストは遮板が張設されているコの字形フレームからなり、該フレームの後下端部が車椅子本体に枢着されており、水平使用状態では前下端部は、孔と該孔に挿入する棒部材とによる係止手段によって、車椅子本体にロック可能に支持されていることを特徴とする車椅子。」④　これに対し、特許庁は、原告【Ａ】が係止手段として特定した「棒部材」は、訂正前の明細書には記載されておらず、訂正前の明細書には「棒部材」に相当するものとして「係合ボルト」が考案の詳細な説明の部分に記載されているのみであるところ、「棒部材」は「係合ボルト」以外の技術的事項を含むものであって、「係合ボルト」の記載から一義的に明確に導き出されるものではなく、当該訂正は新規事項を加入する訂正であるから、平成五年法律第二六号附則四条二項の規定により読み替えられた実用新案法三九条一項の規定に適合しないとの理由で、平成一〇年九月七日付けで右訂正審判の請求を拒絶する旨の通知を行った。⑤　原告【Ａ】は、右拒絶理由通知を受けて、特許庁に対し、平成一〇年一一月一一日付け手続補正書（訂正審判請求書）により、前記の「棒部材」を「係合ボルト」に置き換えるとの補正請求を行い、同日付け意見書を提出した。⑥　特許庁は、右補正請求について審理を行い、平成一〇年一二月九日、訂正を認める審決を行った。
以上の経過に鑑みると、本件考案の特徴的部分は、「孔と該孔に挿入する係合ボルト」による係止手段が採用されている点にあるが、本件考案特有の作用効果は、実用新案登録請求の範囲及び考案の詳細な説明の記載からすると、「アームレストが水平状態でロックされているので、車椅子を階段等から降ろす時に、アームレストを手で掴んで車椅子を持ち上げることができる」という点にあると認められるところ、これは、本件考案にかかる車椅子がそのアームレストを上方へ回動可能に取り付けた構成を有する車椅子であり、アームレストを上方へ回動させることができる一方で、アームレストは水平状態では確実にロックされているため、アームレストを手で掴んで車椅子を持ち上げるような動作を行っても支障がないことを意味しているものと解される。すなわち、本件考案は、前記従来技術が、アームレストの上方への回動をロックすることのみを目的として孔と該孔に係合する爪状の部材を使用していたのに対し、前記のとおり、孔と該孔に挿入する係合ボルトを使用することにより、アームレストを手で掴んで車椅子を持ち上げた場合に生じる不測の負荷にも対処できることになる点において、従来技術にない特有の課題解決手段を明らかにしたものとして登録されるに至った認められるのである。よって、本件考案の「係合ボルト」は、まさに本件考案特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的部分であって、本件考案の本質的部分というべきである。
(2)　意識的除外について
前記のとおり、対象製品等が考案の出願手続等において実用新案登録請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなど特段の事情がある場合には、均等は成立しない。そこで、この点について検討する。前記(1)認定の事実によれば、原告【Ａ】は、その訂正審判手続において、当初請求の「前下端部は車椅子本体にロック可能に支持されている」という記載を、「前下端部は孔と該孔に挿入する係合ボルトとによる係止手段により車椅子本体にロック可能に支持されている」と実用新案登録請求の範囲を減縮したもの、すなわち、本件考案の係止手段にかかる技術的範囲を、あらゆる係止手段を含んだものから、「孔と該孔に挿入する係合ボルトとによる係止手段」に限定したものであり、特に、特許庁の訂正の拒絶通知を受けて、ピンを含む棒部材の概念より限定されたものとして係合ボルトと訂正したものである。そして、右実用新案登録請求の範囲の減縮は、本件考案が無効となるのを回避するために行ったものである。以上のとおり、本件考案は、係止手段からピンを含む棒部材を意識的に除外した結果、訂正の方法により登録が維持されたものであるから、均等の成立を妨げる特段の事情があるというべきである。
(3)　したがって、本件考案の構成要件Ｄのうち係止手段について、イ号物件及びロ号物件の構成が本件考案と均等であるとは認められない。(五)　以上によれば、イ号物件及びロ号物件は、いずれも本件実用新案権の技術的範囲に属しないから、その余の点について判断するまでもなく、本件実用新案権侵害を理由とした原告らの請求はいずれも理由がない。
二　不正競争防止法違反について
１　争点１（原告商品の形態に、商品等表示性及び周知性はあるか。）について原告ニックは、原告商品の形状は、背もたれ方向（後方）に跳ね上げて撤去されるアームレストの構成に特徴があり、これはこれまでの商品にはない形態で、強い自他識別力があるから、右形状は不正競争防止法二条一項一号にいう商品等表示となり得ると主張する。
証拠（甲九の２、一六の２、６、乙六ないし五五、六七ないし八〇）及び弁論の全趣旨によれば、病人や老人等を対象とした介助用の車椅子については、介助を要する者がベッド等から車椅子に容易に移動できることが求められるところ、車椅子の座部の両側に設けられたアームレストはその妨げになるため、介助を要する者が乗り移る際アームレストを撤去するための技術上の工夫が種々試みられてきたが、アームレストの撤去方法はアームレストを取り外すか、横に開くか、後方に跳ね上げるか或いは下方に押し下げるかなどの数種類に限られ、これらの方法を、単独で採用するか、組み合わせることにならざるを得なかったこと、アームレストを後方に跳ね上げて撤去する方法を採用した商品は、身障者向けの階段用リフトやトイレ等、患者が座って使用する形態の福祉・介護用品については、昭和六〇年ころから製造販売されており、車椅子についても、外国では昭和六一年ころから製造販売されており、平成五年ころ以降は、国内でも多数のメーカーが右形態を持った車椅子を製造販売していることが認められる。
このように、車椅子のアームレストを後方に跳ね上げて撤去すること自体は、介助用の車椅子としては、撤去方法のうち容易に想定される方法の一つにすぎず、また、福祉・介助用品市場においてはさほど目新しいものではなかったから、車椅子に応用されたとしても、それが原告ニックの主張するように特徴的な形態として強い出所表示機能を果たしたとは認め難い。


平成１４年（行ケ）第４６５号　審決取消請求事件
平成１６年２月１９日判決言渡，平成１６年２月５日口頭弁論終結
判　　　　決
原　　　告　　　　　Ｅ.Ｉ.　デュポン　ドウ　ヌムール　アンド　カンパニー訴訟代理人弁理士　　谷義一，阿部和夫，市川昌史，復代理人弁理士　岩崎利昭
被　　　告　　　　　特許庁長官　今井康夫
指定代理人　　　　　佐々木秀次，谷口浩行，森田ひとみ，林栄二,一色由美子,
大橋信彦
主　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
「特許庁が不服２００１－１４２０号事件について平成１４年４月２３日にした審決を取り消す。」との判決。
第２　事案の概要
本件は，原告が，後記本願発明の特許出願をしたところ，拒絶査定を受け，これを不服として審判請求をしたところ，審判請求は成り立たないとの審決がされたため，同審決の取消しを求めた事案である。
なお，本判決においては，書証等を引用する場合を含め，公用文の用字用語例に従って表記を変えた部分がある。
１　前提となる事実等
(1)　特許庁における手続の経緯
(1-1)　本願発明
出願人：原告
発明の名称：「熱互変性液晶ポリエステル」
出願番号：特願平３－３４８５９５号
出願日：平成３年１２月６日（優先権主張１９９０年１２月６日米国）
(1-2)　本件手続
手続補正：平成１０年１０月２９日
手続補正：平成１２年１０月２日
拒絶査定日：平成１２年１０月２７日
審判請求日：平成１３年２月５日（不服２００１－１４２０号）
審決日：平成１４年４月２３日
審決の結論：「本件審判の請求は，成り立たない。」
審決謄本送達日：平成１４年５月１７日（対原告。出訴期間として９０日を附加）
(2)　本願発明の要旨（平成１２年１０月２日付け補正後のもの。以下，請求項番号に対応して，それぞれの発明を「本願発明１」などというとともに，これらを総称して「本願発明」ともいう。）
【請求項１】本質的に
(a)構造式(Ｉ)
【化１】
OO
(b)構造式(Ⅱ)
【化２】
OO
(c)構造式(Ⅲ)
【化３】
CC
OO
(d)構造式(Ⅳ)
【化４】
COCO
及び
(e)構造式(Ⅴ)
【化５】
COOの反復単位からなり，ここに(Ｉ)：(Ⅱ)のモル比が６５：３５～４０：６０の範囲であり，(Ⅲ)：(Ⅳ)のモル比が８５：１５～６０：４０の範囲であり，(Ⅲ)及び(Ⅳ)の合計に対する(Ｉ)及び(Ⅱ)の合計のモル比が実質的に１：１であり，そして更に(Ｉ)＋(Ⅱ)１００モル当り２５０～４５０モルの(Ⅴ)が存在する，熱互変性液晶ポリエステル組成物。
【請求項２】本質的に
(a)構造式(Ｉ)
【化６】
OO
構造式(Ⅱ)
【化７】
OO
構造式(Ⅲ)
【化８】
CC
OO
構造式(Ⅳ)
【化９】
COCO
及び
構造式(Ⅴ)
【化１０】
COOの反復単位からなり，ここに(Ｉ)：(Ⅱ)のモル比が６５：３５～４０：６０の範囲であり，(Ⅲ)：(Ⅳ)のモル比が８５：１５～６０：４０の範囲であり，(Ⅲ)及び(Ⅳ)の合計に対する(Ｉ)及び(Ⅱ)の合計のモル比が実質的に１：１であり，そして更に(Ｉ)＋(Ⅱ)１００モル当り２５０～４５０モルの(Ⅴ)が存在する，液晶ポリエ
ステル成分８０～６０重量％，並びに
(b)少なくとも１つのガラス強化／充てん剤成分２０～４０重量％，からなり，ここに重量％は成分(ａ)及び成分(ｂ)のみの重量をベースとする，ガラス強化／充てんされた熱互変性液晶ポリエステル組成物。
【請求項３】液晶ポリエステル組成物が２０パスカル・秒以上の溶融粘度を有する請求項１又は２の組成物。
【請求項４】請求項２に記載の組成物から製造される成形品。
(3)　審決の理由の要点
(3-1)　審決は，本願の優先権主張の日前である平成２年４月１３日に頒布された特開平２－１０２２２３号公報（本訴甲５。以下「引用文献」といい，その記載に係る発明を「引用発明」ともいう。）の記載として，次のとおり認定した。(a)「(ｲ)２～４０モル％の式(1)で示される２，６－ナフタレンジカルボン酸単
位，
CCO
O　(1)
(ﾛ)０～４０モル％の式(2)で示されるジカルボン酸単位，COCO
(2)
(ﾊ)３～４０モル％の式(3)で示される４，４’－ビフェノール単位，
OO
(3)
(ﾆ)３～４０モル％の式(4)～式(7)で示されるジオール単位の少なくとも１つ，
OO
(4)
CH3
OO
(5)
CH3
OO
CH3CH3    (6)
OO
(7)
(ﾎ)２０～８０モル％の式(8)で示されるオキシ安息香酸単位，COO
(8)
から成る芳香族ポリエステルであり，３２０℃，１００sec
-1での溶融粘度が１０ポ
イズ以上の芳香族ポリエステル。


（ここで(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8)で示される上記単位のモル数を各々〔１〕，〔２〕，〔３〕，〔４〕，〔５〕，〔６〕，〔７〕，〔８〕で表すと，モル％は〔１〕＋〔２〕＋〔３〕＋〔４〕＋〔５〕＋〔６〕＋〔７〕＋〔８〕に対する値である。）」
(b)「以上のほか，その芳香族ポリエステルが溶融相において液晶性を示すこと，ガラス繊維や各種充てん剤を添加することおよびその芳香族ポリエステルを成形して成形品にすることも記載されている。また，『本発明の芳香族ポリエステルは，
…３２０℃，１００sec
-1での好ましい溶融粘度は１００ポイズ以上，特に１００～１０，０００ポイズが成形性の点で好適である。』と記載されている。さらに，『(２)と(１)の比率（〔２〕／〔１〕）は，０≦〔２〕／〔１〕≦１０が好ましい。(２)の化合物として特にテレフタル酸単位を含有する場合は０．２≦〔２〕／〔１〕≦７が特に好ましい。〔２〕／〔１〕が１０を超えると流動開始点が高くなり，ポリマーを反応槽から抜き出すのが困難となるので好ましくない。』，『また，式(4)および／又は式(5)の単位と式(3)で示される単位との比率（〔４〕＋〔５〕）／〔３〕は０．１～１０，特に０．３～３の範囲が好ましい。』及び『式(1)，(2)及び(8)で示される構成単位の含有量については，……特に０．２≦（〔１〕＋〔２〕）／〔８〕≦４を満たすのが好ましい。』と記載されている。」(3-2)　審決は，「対比」として，次のとおり認定判断した。(a)　「引用文献に記載された発明における式(4)，式(3)，式(2)，式(1)及び式(8)の単位は，本願発明１における，構造式(Ｉ)の反復単位，構造式(Ⅱ)の反復単位，構造式(Ⅲ)の反復単位，構造式(Ⅳ)の反復単位および構造式(Ⅴ)の反復単位にそれぞれ相当する。
すると引用文献に記載された発明において特に好ましいとされる（〔４〕＋〔５〕）／〔３〕が０．３～３の範囲であることは，(Ｉ)：(Ⅱ)のモル比が７５：２５～２３：７７の範囲であることを示すものであり，０．２≦〔２〕／〔１〕≦７であることは，(Ⅲ)：(Ⅳ)のモル比が８８：１２～１７：８３の範囲であることを示すものである。また，ポリエステルの合成においては原料のジカルボン酸とジオールを実質的に１：１とすることは慣用技術でもあるから，引用文献に記載された発明においても(Ⅲ)及び(Ⅳ)の合計に対する(Ｉ)及び(Ⅱ)の合計のモル比は実質的に１：１であるといえる。すると，引用文献に記載された発明において特に好ましいとされる０．２≦（〔１〕＋〔２〕）／〔８〕≦４を満たすことは０．２≦（〔３〕＋〔４〕）／〔８〕≦４を満たすことであり，すなわち(Ｉ)＋(Ⅱ)１００モル当り２５～５００モルの(Ｖ)が存在することを示している。これらのことから，本願発明１と引用文献に記載された発明とを対比すると，両者は，ポリエステルを構成する反復単位が一致し，(Ⅲ)及び(Ⅳ)の合計に対する(Ｉ)及び(Ⅱ)の合計のモル比が実質的に１：１であることも一致する。そして，本願発明１においては(Ｉ)：(Ⅱ)のモル比が６５：３５～４０：６０としているのに対し，引用文献に記載された発明では７５：２５～２３：７７としており，両者は一致する。また，本願発明１においては(Ⅲ)：(Ⅳ)のモル比が８５：１５～６０：４０としているのに対し，引用文献に記載された発明では８８：１２～１７：８３としており，両者は一致する。さらに，本願発明１においては(Ｉ)＋(Ⅱ)１００モル当り２５０～４５０モルの(Ｖ)が存在するとしているのに対し，引用文献に記載された発明では，(Ｉ)＋(Ⅱ)１００モル当り２５～５００モルの(Ｖ)が存在するとしており，両者は一致する。」
(b)　「ところで，審判請求人は『本発明の熱互変成液晶ポリエステル組成物は，上記Ｉ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ及びＶの各成分について，上記の特定の限定された範囲を採用することにより，１．５％以上の破断時の伸び，２００℃より高い熱変形温度，及び３６５℃より低い融点を有するものであり，又これにガラス強化／充てん剤を含有するときは２．０％以上の破断時の伸び，２３０℃より高い熱変形温度，及び３６５℃より低い融点を有するもので，かかる条件を必要とする特定の用途に有用である。これに対し引用文献には，２～４０モル％の２，６－ナフタレンジカルボン酸単位（本願発明の成分Ⅳ），０～４０モル％のジカルボン酸単位（本願発明の成分Ⅲ），３～４０モル％の４,４′－ビフェノール単位（本願発明の成分Ⅱ），３～４０モル％のジオール単位（本願発明の成分Ｉ），２０～８０モル％のオキシ安息香酸単位（本願発明の成分Ｖ）からなる組成物が開示されている。しかしこの組成範囲は極めて広く，本発明の特定の組成範囲及びその技術的意義は引用例には具体的には何ら記載されていず，また示唆もされていない。』と主張するが，引用文献に記載された発明をその実施例に限定して解さなければならないという理由はないし，また，本願発明１と引用文献に記載された発明の実施例とでその特性に差異が見いだされるとしても，それは引用文献に記載された発明に属するポリエステルの特性にある程度の幅があることを確認したものにすぎないものであり，これをもって引用文献に記載された発明のうちで本願発明１に相当するものが引用文献に記載されていないとする根拠にはならない。」(3-3)　審決は，以上をふまえ，本願発明１は引用文献に記載された発明であるから，特許法２９条１項３号に該当し，特許を受けることができないのであり，本願発明２ないし４について検討するまでもなく，本件審判の請求は成り立たないと結論付けた。
２　原告の主張（審決取消事由）の要点


(1)　前記１(3)の審決の理由の要点のうち，(3-1)及び(3-2)の(a)に記載の事実は認め，(3-2)の(b)及び(3-3)の認定判断を争う。審決は，本願発明１の技術的特徴の認定及び引用文献（甲５）の記載内容の認定を誤り，本願発明１が引用発明であるとして特許法２９条１項３号に該当するという誤った判断に至ったものである。(2)　本願発明１に係るポリエステル組成物は，①３６５℃より低い融点，②１．５％以上の破断時の伸び，及び③２００℃より高い熱変形温度を有する。また，本願発明２は，ガラス強化／充填剤を含むポリエステル組成物であるが，これは，３６５℃より低い融点，２．０％以上の破断時の伸び及び２３０℃より高い熱変形温度を有することが記載されている。
本願発明１及び２については，①その融点が３６５℃以下であることにより，組成物の処理が容易になり，また，製造及び処理中の重大な熱劣化を生じずに製造及び処理されるという有利な効果がある。また，③熱変形温度が２００℃（本願発明１）又は２３０℃（本願発明２）より高いことにより，両タイプの組成物を多くの高温最終用途に対して使用できるようにするという有利な効果がある。そして，②破断時の伸びが１．５％以上（本願発明１）又は２．０％以上（本願発明２）であることについては，破断時の伸びは組成物の強さの尺度であり，増大した値が高度に望ましいものであるが，１．５％以上（又は２．０％以上）という成型部品における破断時の伸びは，液晶ポリエステル組成物においてはまれであり，多くの高温最終用途に対して極めて望ましいという有利な効果を有する。(3)　審決は，引用発明に係るポリエステルの有する特性又は物性（特に融点及び引張り強度や破断時の伸び等の機械的強度）に関する引用文献（甲５）の記載を全く考慮せずに，本願発明１に係るポリエステル組成物の反復単位及びモル比（又は含有量）と引用発明に係る芳香性ポリエステルの反復単位及びモル比（又は含有量）という構成のみの対比を行って，本願発明１の新規性を否定した。引用発明に係るポリエステルの反復単位及び特定のモル比（又は含有量）は，そのポリエステルの有する特性又は物性と密接に関係していることが引用文献の全体にわたって記載されている。すなわち，引用発明は，芳香族ポリエステルが従来使用されているポリエステルの製造装置（３２０℃以下の温度）で製造できることを発明の目的及び解決課題としている。さらに，引用発明の実施例１～３３では，得られたポリエステルの流動開始温度がいずれも３２０℃以下であることが記載されている。ここで，「流動開始温度」とは，ポリマーが最初に流動し始める温度をいい，ポリマーの融点よりも若干高い温度になる。したがって，上記実施例に示されるポリエステルの融点は，上記「流動開始温度」よりも更に低くなる。以上のように，引用文献に開示される特定の反復単位及び特定のモル比（又は含有量）を有する芳香族ポリエステルの中には，３２０℃以上の融点を有するものが存在しないことを示している。したがって，引用文献に本願発明１が記載されているとすることはできない。
(4)　審決は，「本願発明１と引用文献に記載された発明の実施例とでその特性に差異が見いだされるとしても，それは引用文献に記載された発明に属するポリエステルの特性にある程度の幅があることを確認したものにすぎないものである」との理由を述べる。
しかしながら，引用発明に係るポリエステルは３２０℃以下の融点を有していることが示されているところ，本願発明１の発明者は，引用発明に係るポリエステルと同一の反復単位及び同一の単量体モル比（又は含有量）のポリエステルであっても，該ポリエステルの物性とは明らかに異なる物性を有するポリエステルの存在を見いだしたのである。このような物性の差異は，上記審決のようにはいえない。このような理由に基づいて本願発明１の新規性を否定するのは不当である。本願発明１は，所望の物性を得るための単量体のモル比（又は含有量）の範囲を特定した点で引用発明との差異が十分に見いだされるのであるから，その新規性は肯定されるべきである。
(5)　本願発明１は，上位概念として引用文献（甲５）の「発明の詳細な説明」に記載されたポリエステルに包含される下位概念のポリエステル成分（ただし，引用文献の実施例に示されるポリエステルのいずれにも該当しない。）を含む熱互変性液晶ポリエステル組成物に係る選択発明であるととらえることができる。このような選択発明である本願発明１の熱互変性液晶ポリエステル組成物に含有されるポリエステル成分は，引用発明のポリエステルが発揮する特定の物性とは区別される新たな特定の物性（前記①ないし③）を具現する一群のポリエステルとして，前記の構造式(Ⅰ)ないし(Ⅳ)からなるポリエステル成分のうち特定の反復単位モル比を有するものを選択し，これらの構成を「特許請求の範囲」に記載したものである。したがって，たとえ引用発明と反復単位モル比において重複する場合であっても，新規な構成を有するポリエステル成分を含む本願発明１に係る熱互変性液晶ポリエステル組成物の効果まで判断して，引用発明のポリエステルが発揮する特定の物性とは区別されるものとして，本願発明１の新規性を判断すべきである。さらに，有機高分子化合物は，反復単位（構成単位の種類），反復単位モル％（反復単位モル比），反復単位配列（ブロックポリマー，ランダムポリマー等），立体構造などの異なる分子の集合体になっている場合がほとんどである。有機化合物の反復単位の種類及びそのモル比で特定される場合においても，種々の分子量，種々の反復単位の配列のものが分布して存在し，その性質は個々の単分子の特性よりもむしろ全体の性質として認識されるものである。したがって，有機高分子化合物において反復単位及びモル比が同一であっても，直ちに同じ特性を有する有機高分子化合物とすることはできない（分子量分布，反復単位配列，あるいは立体構造などが異なれば，別の特性を有する有機高分子化合物となる。）。本願発明１のポリエステル成分と引用発明のポリエステルでは，反復単位モル比の数値だけを見れば前者が後者に包含され，一見同一の特性を有する有機高分子化合物にみえるが，両者は，互いに区別される別の一群の有機高分子化合物としてとらえるべきである。したがって，有機高分子化合物の特性の特殊性を考慮すれば，有機高分子化合物の構成のみではなく効果まで比較して同一かどうか判断すべきである。しかし，審決は，本願発明１と引用発明の実施例との特性の差異が「引用文献に記載された発明に属するポリエステルの特性にある程度の幅があることを確認したものにすぎない」として一律にとらえて，本願発明１の新規性判断を行うものであって，上記のような差異を有する特性がみられる場合にまで，一律にとらえて，ポリエステル反復単位及びモル比の構成のみを比較し，反復単位モル比の数値範囲の違いに基づく発明の効果を実質的に考慮しないで，発明の新規性を否定するものであり，明らかに不当である。


審決は，本願発明１の技術的特徴の認定を誤ったものである。(6)　上位概念として引用文献に記載されているポリエステルのうち，「実施例等」に裏付けられている特性と同程度の特性を有するポリエステルについてのみ，特許法２９条１項３号の「刊行物に記載された」に該当するものとすべきである。しかし，審決は，「本願発明１と引用文献に記載された発明の実施例との特性の差異」が「引用文献に記載された発明に属するポリエステルの特性にある程度の幅があることを確認したものにすぎない」として一律に捉えて，ポリエステルの反復単位及びモル比の構成のみに基づいて，本願発明１の新規性を否定したものである。
審決は，引用文献の記載内容の認定を誤ったものである。
３　被告の主張の要点
(1)　本願発明１は，構造式(Ｉ)ないし(Ｖ)の反復単位と，この反復単位のモル比又は含有量が特定の割合で存在する熱互変性液晶ポリエステル組成物を発明の構成とするものである。したがって，本願発明１の認定をするに当たり，原告が主張する技術的特徴は何ら関係がない。
(2)　本願発明１と引用発明とは，ポリエステルを構成する反復単位が一致し，その反復単位のモル比又は含有量が一致している。さらに，本願発明１のポリエステル組成物と引用発明のポリエステル組成物とは「熱互変性液晶ポリエステル組成物」である点でも一致している。ポリエステルを構成する反復単位及びその反復単位のモル比又は含有量が一致することによりもたらされるポリエステル組成物の「熱互変性液晶」を示すという性質は，異なるものではないのであるから，審決において「本件発明１と引用文献に記載された発明の実施例とでその特性に差異が見いだされるとしても，それは引用文献に記載された発明に属するポリエステルの特性にある程度の幅があることを確認したものにすぎないものであり，これをもって引用文献に記載された発明のうちで本件発明１に相当するものが引用文献に記載されていないとする根拠にはならない。」とした点に誤りはない。両者の発明の構成が一致している以上，その構成によりもたらされるポリエステル組成物の物性が同程度の範囲の値を示すということは，当業者において明らかである。
結局，審決において，本願発明１は引用文献に記載された発明であるから，特許法２９条１項３号に該当し，特許を受けることができないとしたことに，原告が主張する誤りはない。
(3)　原告は，融点を含む物性について種々主張するが，これらのことは，本件特許請求の範囲の請求項１には一切記載されていないのであるから，特許請求の範囲の記載に基づかない主張であって，失当である。
第３　当裁判所の判断
１　引用発明は，引用文献（甲５）の特許請求の範囲第１項に記載されたものであって，前記第２，１(3)(3-1)(a)に記載したとおりである。これによれば，引用発明における芳香族ポリエステルを特定する要件は，(A)ポリエステルを構成する反復単位，反復単位のモル比という化学構造に関する要件と，(B)「３２０℃，１００
sec
-1での溶融粘度が１０ポイズ以上」というポリエステルの性質に関する要件からなるものであることが明らかである。
ところで，引用発明における上記化学構造の要件(A)と上記性質に関する要件(B)の関係についてみると，引用文献（甲５）の記載に照らしても，また，本願発明１に関する実施例であると認められるLCP6（甲７段落【0055】の最下段**印付きのもの）は，引用発明の化学構造の要件(A)を満足するものであるものの，融点が３４９℃であり，引用発明の性質に関する要件(B)「３２０℃，１００sec
-1での溶融粘度が
１０ポイズ以上」を満たさないものであることからしても，引用発明の化学構造の要件(A)を満たすものは，性質に関する要件(B)を当然に満たすわけではなく，要件(A)と(B)は，別個独立の要件であって，引用発明は，化学構造の要件(A)を満たすものに対して，さらに性質に関する要件(B)の限定を加えたものであるというべきである。
一方，本願発明１の構成は，前記第２，１(2)の【請求項１】として記載したとおりである。これによれば，本願発明１は，引用発明の化学構造の要件(A)に相当する構成要件によってのみ特定されており，上記の性質に関する要件(B)に相当するような構成要件は記載されていないことが明らかである。
２　以上検討したところによれば，本願発明１と引用発明とを対比するには，本願発明１の前記のような化学構造の要件をもつポリエステル組成物全体と，化学構造の要件(A)，かつ，性質に関する要件(B)を合わせもつ引用発明のポリエステル（組成物）とを対比すべきこととなる。
そこで，本願発明１と引用発明における化学構造に関する要件を対比すると，審決が前記第２，１(3)(3-2)(a)に記載のように認定したとおりであり，この点は，原告も認めて争わない。すなわち，両者は，ポリエステルを構成する反復単位が一致しており，反復単位のモル比も一致しているのである（なお，本願発明１は「熱互変性液晶ポリエステル組成物」と，引用発明は「芳香族ポリエステル」とそれぞれ称されているところ，審決は，対比の認定判断として，この点を検討対象に取り上げていないが，原告はこの点は争っていない。）。そして，性質に関する要件については，引用発明では要件(B)のような限定が加わっているが，本願発明１ではこれに相当する要件については何らの限定もなく，より広く，抽象的な構成要件となっている。以上からすれば，本願発明１の構成は，公知文献である引用文献（甲５）に記載されたもの（引用発明）を含むものといわざるを得ない。本願発明１は引用文献に記載された発明（引用発明）であるとの審決の認定判断は，上記説示したところと同旨のものと解し得るのであって，誤りがあるとはいえない。
３　なお，本件明細書（甲２，３，７）によれば，本願発明の実施例として，LCP1ないしLCP9が示されており（甲７が補正後のもの。LCP6は，「HDT」（熱変形温度），「破断時の伸び」及び「引張強さ」の項目において，３０％のガラスを含むものとガラスを含まないものが示されており，これらにガラスを含まない甲７段落【0055】の最下段**印付きのものが本願発明１の実施例であり，その余のガラスを含むものが本願発明２の実施例であると認められる。），そのいずれもの融点（Tm）が３３４℃以上であることが認められる。したがって，本願発明の実施例をみる限り，いずれも引用発明の性質に関する要件(B)を満たさない（要件(B)は，３２０℃で溶融状態にあることが当然の前提であると解される。）。しかし，上記実施例が本願発明１のすべてを示すものでないことはいうまでもないのであるから，この点が上記２の結論を覆すものではない。


なお，上記実施例をまとめた甲７段落【0055】をみると，LCP1，3，4及び対照1の比較により，単量体モル比のHQ/BP（構造式(Ⅰ)：(Ⅱ)のモル比）の値が小さいほど融点が下がる傾向が認められ，そして，LCP3の「HQ/BP＝40/60」は本願発明におけるHQ/BPの下限値である。次に，LCP4，8，9及び対照2の比較により，単量体モル比のT/2,6N（構造式(Ⅲ)：(Ⅳ)のモル比）の値が小さいほど融点が下がる傾向が認められ，T/2,6Nは，実施例中ではLCP4の「T/2,6N＝70/30」が最小であるが，本願発明における下限値は「T/2,6N＝60/40」であり（甲７），実施例ではこの例は示されていない。さらに，LCP2，4，5，6及び7の比較により，単量体モル比の4HBA（構造式(Ⅰ)＋(Ⅱ)100モル当たりの構造式(Ⅴ)のモル数）の値が小さいほど融点が下がる傾向が認められ，4HBAは，実施例中ではLCP2の「4HBA＝300」が最小であるが，本願発明における下限値は「4HBA＝250」であり（甲７），実施例ではこの例は示されていない。実施例としては，LCP2とLCP3の融点（Tm）が３３４℃で最も低いが，本願発明の範囲全体では，LCP2からさらにHQ/BPを50/50から40/60に，T/2,6Nを70/30から60/40に，4HBAを300から250にそれぞれ含有割合を変更しても本願発明の構成要件を満たすところ，この変更を行えば，融点が更に下がることが予測される。また，LCP3も，T/2,6Nを70/30から60/40に，4HBAを320から250にそれぞれ変更し得るものであり，この変更を行えば，融点が更に下がることが予測される。そして，LCP2又は3とLCP7とでは融点の差が１８℃存在する。そうすると，本件明細書全体の記載を検討しても，特に，本願発明の実施例を考慮しても，本願発明１の構成から引用文献記載の構成が除かれることが示されているわけではない。次に，原告は，本願発明１に係るポリエステル組成物は，①３６５℃より低い融点，②１．５％以上の破断時の伸び（本願発明２の場合は２．０％以上），及び③２００℃より高い熱変形温度（本願発明２の場合は２３０℃より高い）を有すると主張する。しかしながら，この点は，特許請求の範囲に記載がない上，本件明細書の発明の詳細な説明欄の記載を参酌しても，本願発明の化学構造の要件を満たすものであれば，すべて必ず上記①～③の性質を有するものと認められるということはできない。この点をさておいて，原告の上記主張を前提に検討するとしても，ポリエステル組成物の溶融温度が３２０℃よりも低いものを排除していることにはならない。
４　原告は，本願発明１は，引用発明に包含される下位概念のポリエステル成分を含む熱互変性液晶ポリエステル組成物に係る選択発明であると主張し，選択発明である本願発明１の熱互変性液晶ポリエステル組成物に含有されるポリエステル成分は，引用発明のポリエステルが発揮する特定の物性とは区別される新たな特定の物性（前記①ないし③）を具現する一群のポリエステルとして，前記の構造式(Ⅰ)ないし(Ⅳ)からなるポリエステル成分のうち特定の反復単位モル比を有するものを選択し，これらの構成を「特許請求の範囲」に記載したものであるから，たとえ引用発明と反復単位モル比において重複する場合であっても，新規な構成を有するポリエステル成分を含む本願発明１に係る熱互変性液晶ポリエステル組成物の効果まで判断して，引用発明のポリエステルが発揮する特定の物性とは区別されるものとして，本願発明１の新規性を判断すべきであると主張する。しかしながら，前判示のとおり，本願発明１は，化学構造に関する要件のみで構成されているのに対し，引用発明は，化学構造に関する要件(A)に加えて，性質に関する要件(B)の限定をしたものであるから，原告が主張するように，引用発明が上位概念で本願発明１がその下位概念に位置し，選択発明の関係にあるとはいえない。よって，原告の主張は，選択発明であるとの前提自体において採用の限りでない。念のため，本願発明１の物性（前記①ないし③）に関する原告の主張について検討しても，以下のとおり，採用することができない。
まず，引用文献（甲５）の記載を検討するに，引用発明の目的は，従来の製造装置（例えば３２０℃以下の温度でのバルク法，たて型重合槽）で製造でき，かつ，ハンダ耐熱（２４０℃又は２６０℃，１０sec以上とする）に耐え，かつ，高弾性率，高強度，高流動性の芳香族ポリエステルを得ることにあるとされてはいるが，３２０℃以下の温度で製造できること，３２０℃，１００sec
-1での溶融粘度が１０
ポイズ以上であることなどの記載があり，原告主張の「①３６５℃より低い融点」ということと矛盾しない。また，原告主張の「②１．５％以上の破断時の伸び」という点についても，引用文献では，実施例において，破断伸度が３．１％（実施例１），２．９％（実施例２），１．９％（実施例３）というように，②の１．５％以上のものが開示されている。さらに，「③２００℃より高い熱変形温度」についても，引用文献では，熱変形温度と関連付けてハンダ耐熱性が記載されており，２４０℃又は２６０℃でのハンダ耐性があるものが開示されている（８頁左上，９頁左上欄）。このように，本願発明１の物性として原告が主張する点は，公知文献である引用文献において引用発明の効果として開示されている。さらに，本件明細書（甲２，３，７）を検討しても，本願発明のものと対比する対照例は，融点が３８３℃及び３６１℃という２例にすぎず，本件明細書における実施例及び対照例は，いずれも引用発明の構成要件を満たすものではなく，結局，本件明細書には，本願発明１と引用発明との物性ないし効果を対比した結果を示す記載は存在しない。そして，本件全証拠を精査してもこれを示すものは見当たらない。
以上によれば，原告が物性として主張する点については，いずれも採用することができない。
５　結論
以上のとおり，原告主張の審決取消事由は理由がないので，原告の請求は棄却されるべきである。
東京高等裁判所第１８民事部
裁判長裁判官　　　塚　　原　　朋　　一
裁判官　　　塩　　月　　秀　　平


主　　        　文
被告人を懲役10年に処する。
未決勾留日数のうち160日を刑に算入する。
理   　　     　由
（犯行に至る経緯及び犯罪事実）
被告人は，平成13年６月ころ，Ａ農業協同組合の職員として現金輸送車の運転等の業務を担当していた従兄弟のＢから，Ｂが運転する現金輸送車を襲って輸送中の現金等を奪うことを持ちかけられて，これを承諾した上，以前に同じ暴力団に所属していた韓国人のＣに対し，この強盗への参加と実行犯役の確保を持ちかけたところ，Ｃもこれを承諾した。そして，被告人，Ｂ及びＣは，現金輸送車を襲う場所の下見をしたり，具体的な襲撃方法を話し合ったほか，Ｃは，強盗の実行当日までに，韓国人の知人らに対し，強盗への参加を持ちかけて承諾を得た。こうして，被告人は，Ｂ及びＣらとの間で，Ｂが運転する現金輸送車を襲って輸送中の現金等を現金輸送車ごと強奪することを共謀した。そして，Ｃらが，平成13年７月10日午前
10時30分ころ，神奈川県
足柄下郡ａ町ｂ先路上において，Ｂが運転し，Ａ農業協同組合の職員Ｄ（当時61歳）が同乗する現金輸送車を待ち伏せ，通りかかった現金輸送車の直前に自転車を転倒させて現金輸送車を停止させた上，現金輸送車から降りてきたＤに対し，拳で顔面を殴打するなどの暴行を加え，さらに，持っていた刺身包丁（刃体の長さ約21.2センチメートル）を突き付けながら，「殺されたいのか」などと言って脅迫し，Ｄが抵抗できないようにした上，現金輸送車に乗り込んで，運転して乗り去ってＡ農業協同組合（代表理事Ｅ）が所有又は管理する現金7860万6000円及び小切手22枚（額面合計80万8016円）ほか１点を積載した普通乗用自動車１台（時価合計約60万3000円相当）を強奪したが，その際，一連の暴行により，Ｄに全治まで約17日
間を必要とする程度の鼻骨骨折等の傷
害を負わせた。
（証拠）省略
（累犯前科）省略
（法令の適用）
罰条    　刑法60条，240条前段
刑種の選択　　　有期懲役刑選択
再犯加重　　　刑法56条１項，57条，14条
未決勾留日数の算入   　刑法21条
訴訟費用の不負担　　　刑事訴訟法181条１項ただし書
（量刑の理由）
本件は，被告人が，Ａ農業協同組合において現金輸送車の運転を担当していた従兄弟のＢや，以前に同じ暴力団に所属していたＣらと共謀して，Ｂが運転する現金輸送車を襲って輸送中の現金等を現金輸送車ごと強奪した上，その車に乗っていた農協の職員に傷害を負わせたという強盗致傷の事案である。被告人らは，事前に現金輸送車の走行経路を把握した上，襲う場所の下見をして襲撃の方法や役割分担を話し合っており，綿密な計画の上で本件犯行に及んだ。犯行の態様も，顔面を殴打したり，鋭利な刃物を突き付けて脅迫するなど，極めて危険なもので，被害者Ｄに与えた傷害の程度も軽いとはいえない。また，Ｄは，業務を遂行中に必死に抵抗したにもかかわらず現金などを奪われ，その後の農協への報告等の後始末を余儀なくされた。本件によりＤが受けた肉体的・精神的苦痛は大きかったと認められる。本件は，大胆にも，輸送中の現金等を現金輸送車ごと強奪したのであって，農協が被った被害の総額は7800万円を超える高額である。それにもかかわらず，Ｄに対する慰謝の措置は講じられていない上，農協の損害について
も，被害品の一部が還
付又は弁償されたのみで十分な被害回復はなされておらず，Ｄ及び農協関係者の被害感情は極めて厳しい状況にある。そして，本件犯行が，白昼に現金輸送車を襲った強盗事件として，金融機関や警備会社など現金輸送業務に従事する関係者一般に与えた不安感や，地域社会一般に対して与えた不安感等の社会的な影響も見逃すことはできない。
被告人は，Ｂから本件犯行の話を聞かされて，実行犯となるＣに話を持ちかけ，ＢとＣを引き合わせ，その結果，Ｃ及びＣから依頼されて共犯者となった実行犯により現実に本件が実行されるに至った。被告人は，Ｂに現金輸送車のコースや集金時刻等を尋ねて，Ｂから現金輸送車の巡回ルートの一覧表を入手し，集金額が一番多いのが火曜日であることなどの説明を受け，それをＣに伝えた。また，被告人は，犯行当日の実行行為には加わらなかったものの，犯行前に，被告人が使用していた自動車を運転してＣと共にわざわざ小田原市内へ出向き，Ｂとも合流して３人で集金額の多い火曜日の巡回ルートの下見をし，現金輸送車を襲う具体的な方法について３人で話し合ったり，その後の実行方法について，ＢやＣに具体的な指示を
出すなど積極的に犯罪
実行に向けた準備に関与している。そうすると，被告人は，本件犯行において中心的かつ不可欠な役割を果たしており，犯行による利得金についても，Ｂよりもはるかに多額の現金を自己の支配下に置いている。
被告人は，長く暴力団構成員として活動を続け，懲役刑に限っても，覚せい剤取締法違反，逮捕，傷害，銃砲刀剣類所持等取締法違反の罪により５回有罪判決を受け，結局いずれも刑務所で服役した経歴があるにもかかわらず，安易に本件犯行に及んでおり，法無視の態度が明らかである。これらによれば，被告人の刑事責任は重大である。
しかしながら，他方，本件犯行の発案者はＢである。被告人は本件犯行の実行行為自体には関与していない。本件犯行による被害品の一部は農協に還付されている上，被告人が被害弁償金の一部として現金2000万円を農協に支払っている。被告人は，指名手配されていることを知った後ではあるが，自ら警察に出頭し，捜査段階から本件犯行を素直に認め，公判廷においても反省の態度を示し，暴力団とは縁を切ると述べている。被告人の母親が，被告人の更生に助力する意思を表明し，被告人の妻も，被告人の社会復帰後は共に暮らす意思を表明している。これらの諸点は，被告人のために酌むことのできる事情である。
以上のような諸事情を総合考慮し，被告人の刑を定めた。（検察官　佐藤　剛　国選弁護人　加藤　勝　各出席）
（求刑　懲役13年）
平成14年５月31日
横浜地方裁判所小田原支部刑事部
裁判長裁判官    田中　優
裁判官    荒川英明
裁判官    戸苅左近


平成１５年（行ケ）第１９１号　審決取消請求事件（平成１６年３月３日口頭弁論終結）
判　　　　決
原　　　告　　　　　　株式会社村上開明堂
訴訟代理人弁理士　　　加　藤　邦　彦
被　　　告　　　　　　特許庁長官　今井康夫
指定代理人　　　　　　尾　崎　和　寛
同　　　　　　　　　　八日市谷　正　朗
同　　　　　　　　　　橳　島　愼　二
同　　　　　　　　　　大　野　克　人
同　　　　　　　　　　伊　藤　三　男
主　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
特許庁が不服２００１－５６７８号事件について平成１５年３月１９日にした審決を取り消す。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，平成６年６月２９日，名称を「車両用ミラー」とする発明につき特許出願（以下「本件出願」という。）をしたが，平成１３年３月１２日に拒絶査定を受けたので，同年４月１２日，不服の審判の請求をし，不服２００１－５６７８号事件として特許庁に係属した。
特許庁は，同事件について審理した結果，平成１５年３月１９日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同年４月９日，原告に送達された。
２　本件出願の願書に添付した明細書（平成１１年３月２９日付け及び平成１３年１月１８日付け各手続補正書による補正後のもの。以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の【請求項１】の記載
最表面に親水性酸化膜を固定成膜し，該親水性酸化膜の表面をＰＶＤ法によって得られる多孔質状に構成してなる車両用ミラー。
（以下，上記発明を「本願発明」という。）
３　審決の理由
審決は，別添審決謄本写し記載のとおり，本願発明は，特開昭６１－９１０４２号公報（甲３，以下「引用文献」という。）に記載の発明（以下「引用発明」という。）に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないとした。
第３　原告主張の審決取消事由
審決は，本願発明の認定を誤り（取消事由１），引用発明の認定を誤り，ひいては，本願発明と引用発明との相違点を看過し（取消事由２），容易想到性の判断を誤り（取消事由３），発明の顕著な作用効果を看過した（取消事由４）結果，本願発明の進歩性を誤って否定したものであるから，違法として取り消されるべきである。
１　取消事由１（本願発明の認定の誤り）
本願発明の「ＰＶＤ法によって得られる多孔質状」構造は，ＰＶＤ膜の膜構造を分類した構造ゾーンモデルにおける領域１の膜構造に該当するから，この点を正解していない審決には，本願発明の認定の誤りがある。
２　取消事由２（引用発明の認定の誤り）
(1)　審決は，「引用文献には，『ミラーガラスの表面上にスパッタリングによって無機酸化物の薄膜を形成してなるミラーガラス』の発明（注，引用発明）が記載されている」（審決謄本２頁第５段落）と認定したが，引用文献（甲３）の酸化膜は，スパッタリングで形成した無機酸化物薄膜に化学処理を施して得られるものであって，親水性酸化膜をＰＶＤ法により得るものではないから，引用発明が「スパッタリングによって無機酸化物の薄膜を形成してなる」とした審決の認定は，誤りである。
引用文献（甲３）に記載された発明において，ガラス表面上に無機酸化物薄膜を形成するのは，無機酸化物自身の物性により親水性を向上させるためでなく，無機酸化物薄膜をスパッタリングで形成することにより，柱状結晶による粒界，すなわち，後の化学腐蝕処理で腐蝕が優先して進行する部分を形成するためであり，ガラス表面上に無機酸化物薄膜をスパッタリングにより形成し，次いで，薄膜の表面を化学腐蝕することにより，薄膜の「柱状結晶格子の柱と柱の間の界面即ち粒界の腐蝕が優先して進行」（３頁左上欄第３段落）するようにして，薄膜の表面に微細な凹凸を形成し，これによって，水濡れ性（親水性）を向上させたものである。引用発明が，無機酸化物自身の物性により親水性を向上させるものではないことは，引用文献（甲３）に，「未処理のガラス板では接触角４２°であり，又，腐蝕前のＳｉＯ２成膜済のガラス板では４０°である。これらのガラス板では表面に付着した水滴が外観上は小さなレンズの働きをするため視認性が劣る」（２頁右下欄最終段落）と記載され，接触角が４２°から４０°に低下したことをもって親水性が向上したとは認識していないことからも明らかである。また，現実に，接触角が４２°から４０°に低下した程度では，実質上，人間の視覚により親水性が向上したと確認することはできない。引用文献には，上記のとおり，腐蝕前のＳｉＯ２（親水性酸化膜）を成膜しただけのものでは親水効果が得られない旨記載されているのであるから，引用文献には，「スパッタリングで親水性酸化膜を得るもの」が記載されているだけであり，「スパッタリングで親水性酸化膜を得る発明」は開示されていない。


このように，引用発明は，ガラス表面上に無機酸化物薄膜を形成し，無機酸化物自身の物性により親水性を向上させ，これを化学腐蝕することにより親水性を更に向上させるというものではなく，前段階の処理工程として，ガラス表面上に粒界を有する無機酸化物薄膜をスパッタリングにより形成し，これを化学腐蝕することにより表面に微細な凹凸を形成して親水性を得るものであり，ガラス表面上に無機酸化物薄膜をスパッタリングで形成する前工程と，薄膜の表面を化学腐蝕して薄膜の表面に微細な凹凸を形成する後工程とを一体不可分とするものであって，ガラス表面上に無機酸化物薄膜をスパッタリングで形成する前工程だけでは，引用発明は成り立たない。無機酸化物薄膜をスパッタリングで形成する工程は，後工程の化学腐蝕処理で腐蝕を優先して進行させるための粒界を形成する準備段階としての工程としての意味しかなく，この工程だけを取り出して，独立した一つの技術的思想としてとらえることはできない。また，ガラス表面上に無機酸化物薄膜を形成しただけでは，親水性を向上する効果が得られないから，前工程によるガラス表面上に無機酸化物薄膜を形成した構成だけでは，物の発明として成り立たない。ところで，本件明細書（甲２０）には，「親水性膜２２をＳｉＯ２等の親水性酸化膜で構成した場合は，親水基であるＯＨ基が作られて，これが親水性を発揮する」（段落【００２３】）とある一方，「親水性膜２２の表面を図２に示すように多孔質状に構成すれば，毛細管現象により表面の濡れ性が向上し，より親水性が高められる」（段落【００２４】）とも記載されており，本願発明における親水性とは，被告が主張するような「無機酸化物の表面に存在する水酸基の親水性作用」という狭義の意味ではなく，水酸基による化学的な親水性作用と多孔質状による物理的な親水性作用（毛細管現象）を含む広義の概念（上位概念）のものであって，上記段落【００２４】の意味は，多孔質状に構成することにより毛細管現象による親水性向上効果が得られ，広義の意味での親水性が高められるというものである。さらに，本件明細書には，「この発明によれば，ミラーの最表面に親水性膜を固定成膜したので，ミラー面に付着した水滴は薄い水膜に広がりやすくなり・・・」（段落【００１６】）と記載されており，ここでは，親水性膜が酸化膜であることを要件としていないから，本願発明における「親水性」という概念が，「無機酸化物の表面に存在する水酸基の親水性作用」という狭義の意味ではないことは明らかである。
(2)　引用文献（甲３）には酸化膜として領域１の膜を使用できないことが明記されているのに，審決は，この点を正しく認定せず，ひいては本願発明と引用発明との相違点を看過した誤りがある。
引用文献には，「第１表の結果より，ＳｉＯ２のスパッタ成膜中のガラス板温度が高い方が，又，成膜中のアルゴンガス圧力の高い方が腐蝕後の水滴との接触角が小さく，よく濡れることが判る」（２頁右下欄第１段落），「スパッタ条件により接触角が異なるのは次の様に説明できる。ガラス板の温度が上昇すると第２図に示すＳｉＯ２スパッタ膜２の構造は，柱状結晶の太さ即ち結晶粒子の大きさが増し，腐蝕によって形成される凹凸が粗くなる。又，アルゴンガス圧力が高くなっても同様な現象が起る。ガラス板温度が低く，又アルゴンガス圧力が低い場合には極めて微小の柱状結晶が生成し，腐蝕後ＳｉＯ２スパッタ膜２の表面に極めて微細な凹凸が形成されるため水濡れに対して効果を示さなくなると考えられる」（３頁左上欄第４段落～右上欄第２段落）と記載されており，これらの記載によれば，当業者は，スパッタ法で形成する膜にあっては，柱状結晶の大きさ（太さ）が大きいことが必要であり，微小の柱状結晶は使用できないことを理解し得る。平成５年２月２５日日刊工業新聞社初版第１刷発行「スパッタ薄膜－基礎と応用－」（甲１０，以下「甲１０文献」という。）によれば，微細構造モデルの領域１（ZONE－１）の薄膜の膜構造は「微小柱状」（６２頁下から第２段落）であり，領域１よりも基板温度を高くすると得られる領域Ｔの膜構造も「グレイン・サイズは微小」（６４頁第１段落）であって，「微小柱状」（ただし，多孔質ではない。）である。これに対し，領域Ｔよりも基板温度を高くすると得られる領域２（ZONE－２）の薄膜の膜構造は「領域１や遷移領域（領域Ｔ）に対し，グレイン・サイズの大きな柱状構造となる」（６３頁下から第３段落）ものであり，さらに，領域２よりも基板温度を高くすると得られる領域３（ZONE－３）に至ると「もはや柱状構造ではない」（同頁下から第２段落）ものとなる。そうであれば，引用発明は，グレイン・サイズの大きな柱状構造である領域２の膜を使用するものであって，微小の柱状構造である領域１や領域Ｔの膜は使用できないものであることが明らかである。本願発明は，上記１のとおり，領域１の膜を使用するものであるから，領域１の膜を使用することができない引用発明とは，膜構造において相違しているのに，審決は，この点を看過している。
甲１０文献によれば，領域２よりも大きなグレイン・サイズの柱状構造が得られる領域はなく，領域Ｔや領域１よりも微小なグレイン・サイズの柱状構造が得られる領域もないのであるから，引用文献（甲３）にいう「柱状結晶の太さ即ち結晶粒子の大きさが増し」とは，領域２に対応し，「極めて微小の柱状結晶が生成し」とは，領域Ｔまたは領域１に対応する。引用文献には，「極めて微小の柱状結晶」について，「腐蝕後ＳｉＯ２スパッタ膜２の表面に極めて微細な凹凸が形成されるため水濡れに対して効果を示さなくなると考えられる」（３頁右上欄第２段落）と記載されており，この記載から，当業者は，「極めて微小の柱状結晶」である領域Ｔや領域１の膜は使用できないとされていることが理解できる。
３　取消事由３（容易想到性の判断の誤り）


(1)　審決は，本願発明と引用発明の相違点として認定した，「本願発明では，親水性酸化膜の表面がＰＶＤ法によって得られる多孔質状であるのに対し，引用文献（注，引用文献１とあるのは誤記と認める。以下同じ。）に記載の発明（注，引用発明）では化学腐蝕によって微細な凹凸としている点」（審決謄本３頁第１段落）について，「引用文献に記載の発明におけるＰＶＤ法によって得られる親水性酸化膜の表面を多孔質状とすることは，上記周知の技術を参考に当業者であれば容易に想到し得たもの」（同頁第５段落），「周知の技術を参考に，引用文献に記載の親水性酸化膜の親水性を更に高めるべく，その表面を多孔質状に構成することは当業者であれば容易に想到し得たもの」（同頁第６段落）と判断したが，誤りである。
まず，本願発明の「ＰＶＤ法によって得られる多孔質状」構造は，上記１のとおり，ＰＶＤ膜の膜構造を分類した構造ゾーンモデルにおいて，領域1の膜構造に該当するが，この膜構造は，他の製法で作成された多孔質薄膜とは異なる特有の多孔質状構造であるため，ＰＶＤ法の技術分野における当業者においては，このような多孔質状の膜は好ましくない膜であることが技術常識とされ，こうした膜が成膜されることは回避すべきものと認識されていた。すなわち，甲１０文献に，領域１に関し，「微小柱状でそのカラム間には空隙や孔のある欠陥膜である。したがって，密度が低く，電気比抵抗が高く，光に対する鏡面反射率の低い特性をもつ。いわば，カサカサの膜であるから，水蒸気などが広い面積で付着し，腐食を増す。結果的には，耐環境性の弱い膜である」（６２頁下から第２段落）とあるように，領域１の膜構造は，ボイド等を多く含む欠陥膜であるため，本件出願前，ＰＶＤ技術分野における当業者にとっては，耐環境性が要求される用途では忌避されるべき膜であることが技術常識であり，このような多孔質状の膜が成膜されるのを回避することが重要な技術的課題として広く認識されていた。
ＰＶＤ法によって多孔質状構造の膜が得られることは，現象として知られていたにとどまり，有用な多孔質薄膜の製法としてはいまだ認知されていなかった上，車両用ミラーには厳しい耐久性基準に適合することが要求されるという特別の事情が存在するから，技術分野及び用途に何の関連性もなく，多孔質膜により得ようとする作用効果も全く相違している，被告提出に係る特開平５－８８７６１号公報（乙１，以下「乙１公報」という。），特開平５－１８１５４８号公報（乙２，以下「乙２公報」という。）及び特開平５－２４０８３５号公報（乙３，以下「乙３公報」という。）をもって，領域１の膜が忌避されるべきものではなく，車両用ミラーの表面の多孔質の膜形成方法としてＰＶＤ法を採用することが容易想到であったということはできない。車両用ミラーは，非常に厳しい状況で使用されるものであるため，ＪＩＳ規格で定められた厳しい耐久性基準（振動耐久性，耐湿性，耐温度性，耐候性）に適合することが要求される。車両用ミラーの技術常識によれば，耐環境性や物理特性が悪く欠陥膜と認識され忌避されている領域１の膜が，このような厳しい耐久性基準に適合するとは到底予想もできないことであり，この膜を車両用ミラーに適用することなど考えも及ばないことである。本願発明は，上記のとおり，多孔質状膜の成膜を回避すべきとの発想を転換して，「ＰＶＤ法によって得られる多孔質状」構造の膜に親水性膜としての有用性を初めて見いだし，この膜をミラー表面に配置する親水性膜として利用することを着想したものである。このように，「ＰＶＤ法によって得られる多孔質状」構造を積極的に利用することを着想するに当たっては，重大な阻害要因があるから，本願発明において「ＰＶＤ法によって得られる多孔質状」構造を車両用ミラー表面に適用し，「引用文献に記載の親水性酸化膜の親水性を更に高めるべく，その表面を多孔質状に構成すること」には困難性があり，領域１の膜構造の有用性は，本願発明により初めて見いだされたものである。
(2)　また，審決は，引用発明を，前工程においてガラス表面上に無機酸化物薄膜を形成した構成のみであると認定した上で，実願昭５６－１５１７１８号（実開昭５８－５６８２９号）のマイクロフィルム（甲４，以下「周知例１」という。）及び特公昭４７－４４５２３号公報（甲５，以下「周知例２」という。）等の周知技術と組み合わせて，本願発明の相違点に係る構成の容易想到性を肯定したが，引用文献の酸化膜は，スパッタリングで形成した無機酸化物薄膜に化学処理を施して得られるものであって，親水性酸化膜をＰＶＤ法により得るものではないから，審決が，引用発明を，無機酸化物薄膜をスパッタリングで形成する発明と誤って認定し，これと上記周知技術とを組み合わせて，本願発明の容易想到性を肯定した判断は誤りである。さらに，引用文献には，上記のとおり，領域１の膜を使用できないことが明記されており，このことは，本願発明の容易想到性の阻害要因となるにもかかわらず，審決は，引用発明の膜構造を誤認し，この誤認に基づいて，周知の技術を参考にすれば当業者は容易に想到し得たと判断したものであって，前提において誤りがある。
４　取消事由４（本願発明の顕著な作用効果の看過）


審決は，「本願発明の効果は，引用文献に記載の発明（注，引用発明）及び上記周知の技術より当業者が予測しうる程度のものであり格別なものとはいえない」（審決謄本３頁第７段落）と判断したが，誤りである。引用文献並びに周知例１（甲４）及び周知例２（甲５）に記載された構造は，いずれも，その製造に危険物を使用するものであるのに対して，本願発明によれば，ＰＶＤ法によって多孔質状を得るから，危険物を使用しなくても済み，製造上安全であるのみならず，化学腐蝕処理が不要なため，製造工程が単純であり，製造コストを低減化できる。ＰＶＤ法によって得た親水性の多孔質状膜を車両用ミラーの膜として適用することに阻害要因があることは，上記のとおりであり，本願発明は，この阻害要因のゆえに当業者が容易に想到し得ないものである。また，本願発明は，ＰＶＤ法によって得られる多孔質状構造膜が柱状構造の間に深い空孔を有するため，引用発明の浅い空孔しか形成されない膜に比べて保水力があり，これにより高い親水性能が得られるという格別の効果も奏するのに対し，引用発明は，ＰＶＤ法で形成した薄膜を使用するものではあるが，薄膜を化学腐蝕して使用するものであるため，ＰＶＤ法が本来有している効果を得ることはできない。さらに，ＰＶＤ法によって得られる多孔質状構造膜を車両用ミラーに適用することは，本願発明によって初めて提案されたものであり，現に，本願発明を基礎として後願発明がされ，この後願発明に係る親水機能付き車両用ミラーが広く実施されて，商業的成功を得ているものであるから，本願発明が産業の発展に寄与した程度は極めて大きい。以上のとおり，本願発明は，引用発明及び周知例からは予測不可能な顕著な作用効果を奏するものである。
第４　被告の反論
審決の認定判断は正当であり，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
１　取消事由１（本願発明の認定の誤り）について
審決に原告主張の誤りはない。
２　取消事由２（引用発明の認定の誤り）について
(1)　原告は，引用発明において，接触角は，スパッタリングによるＳｉＯ２成膜前後でほとんど差がなく，親水性の向上はスパッタリングによって形成されたＳｉＯ２膜の腐食によるものであるとして，引用文献にはスパッタリングで親水性酸化膜を得る発明は記載されていないと主張するが，本件明細書（甲２０）の「親水性膜２２をＳｉＯ２等の親水性酸化膜で構成した場合は，親水基であるＯＨ基が作られて，これが親水性を発揮する」（段落【００２３】），「親水性膜２２の表面を第２図に示すように多孔質状に構成すれば・・・より親水性が高められる」（段落【００２４】）との記載からすれば，原告のいう親水性とは，無機酸化物の表面に存在する水酸基の親水性作用のことを指すと解される。そして，引用文献には，車両用ミラーの最表面にＳｉＯ２の膜をＰＶＤ法であるスパッタリングによって形成するものが記載されているのであるから，車両用ミラーの最表面に親水性酸化膜をＰＶＤ法によって得る引用発明が記載されているとした審決の認定に誤りはない。
原告は，引用発明は，ガラス表面上に無機酸化物薄膜をスパッタリングで形成する前工程と，薄膜の表面を化学腐蝕して薄膜の表面に微細な凹凸を形成する後工程を一体不可分とするものであると主張する。しかしながら，引用文献には，その主題とする発明のほかにも，従来技術に相当する発明や前提技術となる発明等も開示されているのであり，「車両用ミラーの最表面に親水性酸化膜をＰＶＤ法によって得るもの」，すなわち，「車両用ミラーの最表面に親水性酸化膜をＰＶＤ法によって得る」という技術的思想が，この発明を前提とする発明とともに開示されている。確かに，原告のいう後工程は，前工程を前提とするものであるが，物体の表面に凹凸を施すために表面処理を施すことは，周知例１（甲４）及び周知例２（甲５）を挙げるまでもなく常とう手段であるから，これらの二つの工程は，それぞれ独立した技術的思想としてとらえることができ，一体不可分なものとはいえない。
(2)　原告は，引用発明は，スパッタリングによる成膜後化学腐食処理による粗い凹凸を形成するもので，この凹凸の形成のためには成膜の柱状結晶の大きさ（太さ）が大きいことが必要であり，微小の柱状結晶は使用できないから，引用発明は，柱状結晶の大きい領域２の膜を使用するものであって，柱状結晶が微小である領域１の膜を使用できないことが引用文献に明記されている旨主張する。しかしながら，領域２と領域１の膜の柱状結晶の大きさを比べただけで，ガラス表面に付着する水滴の濡れ性の良い接触角を得るための絶対的な結晶粒子の大きさが決定できるものではなく，相対的に領域２の膜の方が領域１の膜より良いということはいえても，領域１の膜を使用できないことの証明にはならない。したがって，引用発明は，柱状結晶の大きい領域２の膜を使用するものであり，柱状結晶が微小である領域１の膜を使用できないことが引用文献に明記されているとする原告の主張は理由がない。そもそも，審決は，引用発明として，「ミラーガラスの表面上にスパッタリングによって無機酸化物の薄膜を形成してなるミラーガラス」を認定しており，薄膜の結晶粒子の大きさを問題にしておらず，この認定に誤りがないことは，上記のとおりである。
３　取消事由３（容易想到性の判断の誤り）について


(1)　原告は，本願発明について，従来欠陥膜として利用を忌避されていたＰＶＤ法によって得られる多孔質膜を積極的に利用する着想自体（発想の転換）に進歩性が認められる旨主張する。しかしながら，この主張は，ＰＶＤ法によって得られ，欠陥膜と称される膜に存在する「多孔（質）」「ボイド」「欠陥」「隙間」等という構造を，欠陥であり，忌避されるべきものとする誤った認識に基づくものである。均一な材料，平たんな表面が求められるのであれば，上記「多孔（質）」「ボイド」「欠陥」「隙間」等の構造は避けなければならないが，これらの性状が必要な場合は，その有用性が肯定されることは当然である。また，ＰＶＤ法における領域１の膜が現実に忌避されているとの証拠はなく，かえって，乙１公報～乙３公報に示されるように，ＰＶＤ法によって得られる多孔質状構造を積極的に利用することは，本件出願前に周知であったばかりでなく，仮に，ＰＶＤ法によって得られる多孔質構造の膜が多孔質構造のゆえに耐環境性に問題があり，光学的に質の悪い膜であるとしても，防曇機能を得るために多孔質構造を採用することが周知であることからすると，防曇機能を得ることにおいて，当該膜の採用を阻害する要因にはなり得ない。したがって，ＰＶＤ法によって得られる多孔質構造の膜が欠陥膜であり，親水性膜の多孔質膜として利用する着想に至ることに阻害要因があるとする原告の主張は失当であり，車両用ミラーの表面の多孔質の膜形成方法としてＰＶＤ法を採用することは，当業者が容易に想到し得たものというべきである。(2)　引用発明の認定に誤りはなく，原告主張の阻害要因が存在しないことは，上記のとおりであるから，引用文献に，車両用ミラーの最表面に親水性酸化膜をＰＶＤ法によって得るものが記載されている一方で，鏡あるいはガラス類において，表面の親水性，ぬれ性を高めるため表面を多孔質状とすることが周知であり，また，ＰＶＤ法によって多孔質状の膜を形成できるということも周知であることからすれば，「引用文献に記載の発明におけるＰＶＤ法によって得られる親水性酸化膜の表面を多孔質状とすることは，上記周知の技術を参考に当業者であれば容易に想到し得たものであるといえる」とした審決の判断に誤りはない。４　取消事由４（本願発明の顕著な作用効果の看過）について原告が本願発明の顕著な作用効果として主張するところは，成膜方法を限定せずに単にミラーに親水性膜を構成することによって得られる効果にすぎない。化学腐食処理を採用する場合とＰＶＤ法を採用する場合とで製造工程等に差があることは当然であり，そのことにより一定の効果の差はあり得るが，周知のＰＶＤ法が本来有している効果に基づくものであって，格別なものとはいえない。車両用ミラーにおいて親水性の多孔質状膜をＰＶＤ法によって得ることは，当業者が容易に想到し得るものである以上，当業者の予測し得る程度のものであり，格別なものとはいえない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（本願発明の認定の誤り）について
(1)　原告は，本願発明の「ＰＶＤ法によって得られる多孔質状」構造は，ＰＶＤ膜の膜構造を分類した構造ゾーンモデルにおける領域1の膜構造に該当するから，この点を正解していない審決には，本願発明の認定の誤りがあると主張する。本願発明の特許請求の範囲の記載は，上記第２の２のとおり，「最表面に親水性酸化膜を固定成膜し，該親水性酸化膜の表面をＰＶＤ法によって得られる多孔質状に構成してなる車両用ミラー」というものであり，親水性酸化膜の表面について「ＰＶＤ法によって得られる多孔質状」と規定しているところ，原告の上記主張は，上記「ＰＶＤ法によって得られる多孔質状」とは，「ＰＶＤ膜の膜構造を分類した構造ゾーンモデルにおける領域1の膜構造」を意味するものと解釈されるべきであるとの趣旨であると理解される。
(2)　そこで，本願発明の規定する「ＰＶＤ法によって得られる多孔質状」の技術的意味についてみると，まず，「ＰＶＤ法」（物理蒸着法）とは，「真空中で加熱蒸発させ，基板上に薄膜を形成させる方法」（日刊工業新聞発行「マグローヒル科学技術用語大辞典第３版」）であり，これに対し，引用発明で用いられる「スパッタリング」（溶射法）とは，「溶融点の髙い金属を電極として放電熔解させ，この溶融粒子を高速で被めっき材に吹き付けて被覆する方法」（同）であって，ＰＶＤ法の下位概念である。


次に，本件出願時における薄膜の微細構造モデルに関する技術水準についてみると，平成３年３月２５日共立出版初版第１刷発行「薄膜作製ハンドブック」（甲９，以下「甲９文献」という。）には，「ある種の薄膜がある条件でつくられると，柱状構造・・・と呼ばれる特殊な形態をとることが知られ・・・柱状構造は・・・断面の形態があたかも柱がぎっしりと林立しているように見えることからこの名前がつけられた。この柱の間は単なる粒界ではなく，空孔，空隙が多く含まれている境界・・・と考えられている」（７０頁右欄４・３・１の項の第１段落～第２段落）と記載されており，また，甲１０文献には，Thorntonによって提唱された薄膜の微細構造モデルが一般に認められており，それによれば，領域1（ZONE－１），領域Ｔ（ZONE－Ｔ）（遷移領域），領域２（ZONE－２）及び領域３（ZONE－３）の４種類があること，領域１の薄膜の膜構造は「微小柱状」であり，領域１よりも基板温度を高くすると得られる領域Ｔ（遷移領域）の膜構造も「グレイン・サイズは微小」であって，「繊維状の柱状構造であるが，その間にすき間がなく，緻密な膜」であること，これに対し，領域Ｔよりも基板温度を高くすると得られる領域２の薄膜の膜構造は「領域１や遷移領域（領域Ｔ）に対し，グレイン・サイズの大きな柱状構造となる」ものであり，さらに，領域２よりも基板温度を高くすると得られる領域３に至ると「もはや柱状構造ではない」ものとなること（６１頁最終段落～６４頁第１段落）が記載されている。さらに，甲９文献には，上記記述に続けて，「Thorntonが第一ゾーン（注，領域1）と名づけた領域にある柱状構造の性質を述べよう。この領域にある構造が最も本質的な意味で柱状構造といえるもので，圧力が高く，温度が低い条件で発生する。本質的というのは，柱と柱の間にボイドとみなせるものが多くできており，柱が一つ一つ独立しているように見えるということである」（７１頁右欄第２段落），「第一ゾーンの次に現れる構造について簡単に述べよう。第一ゾーンよりわずかに高い温度領域では，柱状構造がかなり不明瞭になる。この領域は遷移領域（Ｔ－zone）といわれており，どうしてこれが現れるかよくわからない。現象としては，ボイドが著しく減少してしまった状態で，表面が非常に平らになり，見掛けは鏡面のようになる。さらに高温になると，この構造が密できれいな柱状構造に変わる」（７２頁左欄第３段落）と記載されている。甲９文献及び甲１０文献の上記記載によれば，領域１以外の領域Ｔ（遷移領域）及び領域２においても，形態に差はあっても柱状構造が現れるところ，柱状構造においては，「柱の間は・・・空孔，空隙が多く含まれている境界」（甲９，７０頁右欄４・３・１の項の第２段落）であるから，領域1以外のゾーンにおいても多孔質状の構造を呈するものと認められる。そうすると，本願発明の特許請求の範囲の記載における「ＰＶＤ法によって得られる多孔質状」については，「ＰＶＤ膜の膜構造を分類した構造ゾーンモデルにおける領域1，領域Ｔ（遷移領域）及び領域２」を含むものであると一義的に明確に理解することができ，原告主張のように，同じく多孔質状の構造を呈する領域Ｔ（遷移領域）及び領域２を除いて，「ＰＶＤ膜の膜構造を分類した構造ゾーンモデルにおける領域1の膜構造」と限定的に理解すべき特段の事情は認められないというほかはない。
さらに，原告の主張にかんがみ，念のため，本件明細書（甲２０）の発明の詳細な説明及び本件出願の願書に添付した図面についても検討すると，実施例の欄に，「親水性膜２２の表面を図２に示すように多孔質状に構成すれば，毛細管現象により表面の濡れ性が向上し，より親水性が高められる。ＳｉＯ２等をイオンプレーティングやスパッタリング等のＰＶＤ法で成膜することにより，このような多孔質状の親水性膜２２を容易に得ることができる。この場合，膜厚を１０００オングストローム以上に成膜すれば十分な多孔質状態を得ることができる」（段落【００２４】）と記載されており，これによれば，多孔質状の構造はスパッタリング等のＰＶＤ法により得られるものであることが理解されるものの，発明の詳細な説明には，上記記載以外に「ＰＶＤ法によって得られる多孔質状」の技術的意味について言及する部分は見当たらない。
もっとも，上記実施例において引用されている図２（甲２）には，親水性膜の多孔質構造が図示されており，同図については，甲１０文献の図５．２に記載された，ＰＶＤ膜の膜構造の構造ゾーンモデルにおける領域１の断面模式図に酷似していることが認められるが，【図面の簡単な説明】の欄には，図２が「多孔質状に構成した親水性膜の断面図」と記載されているにとどまり，それ以上，「多孔質状」とは「ＰＶＤ膜の膜構造を分類した構造ゾーンモデルにおける領域1の膜構造」を意味することを示唆する記載はない。かえって，本件明細書の上記段落【００２４】の記載によれば，本願発明において，車両用ミラーの表面を「多孔質状」としたのは，多孔質状に構成することにより毛細管現象による親水性向上効果が得られることを意図したものであると理解される（なお，被告は，本件明細書の「親水性膜２２をＳｉＯ２等の親水性酸化膜で構成した場合は，親水基であるＯＨ基が作られて，これが親水性を発揮する」（段落【００２３】）との記載を根拠に，本願発明における親水性とは，無機酸化物の表面に存在する水酸基の親水性作用を指すと主張するが，本件明細書には，「この発明によれば，ミラーの最表面に親水性膜を固定成膜したので，ミラー面に付着した水滴は薄い水膜に広がりやすくなり」（段落【００１６】）と記載されており，そこでは，親水性膜は酸化膜であることを要件としていないから，本願発明における親水性とは，水酸基による化学的な親水性作用と多孔質状による物理的な親水性作用（毛細管現象）を含むものであると解するのが相当である。）から，領域１の膜構造でなくとも，毛細管現象による物理的な親水性作用を発揮する一般的な多孔質状の構造であれば，本願発明における「多孔質状」との要件を満たすものであると理解される。そうすると，図２が甲１０文献に図示された領域１の膜構造と酷似していることのみから，直ちに，原告主張のように，領域１の膜構造を表したものであると解することはできないというべきである。


(3)　以上によれば，本願発明の規定する「ＰＶＤ法によって得られる多孔質状」の技術的意味を，原告主張のように，「ＰＶＤ膜の膜構造を分類した構造ゾーンモデルにおける領域1の膜構造」であると限定的に解釈することは許されないというべきであり，審決に原告主張の誤りがあるとはいえない。したがって，原告の取消事由１の主張は理由がない。
２　取消事由２（引用発明の認定の誤り）について
(1)　原告は，引用発明は，ガラス表面上に粒界を有する無機酸化物薄膜をスパッタリングにより形成し，これを化学腐蝕することにより表面に微細な凹凸を形成して親水性を得るものであり，ガラス表面上に無機酸化物薄膜をスパッタリングで形成する前工程と，薄膜の表面を化学腐蝕して薄膜の表面に微細な凹凸を形成する後工程を一体不可分とするものであって，ガラス表面上に無機酸化物薄膜をスパッタリングで形成する前工程だけでは，引用発明は成り立たないから，引用発明を，「ミラーガラスの表面上にスパッタリングによって無機酸化物の薄膜を形成してなるミラーガラス」と認定した審決は，誤りである旨主張する。引用文献（甲３）に，審決が認定したとおり，（イ）「本発明（注，引用発明）は車輌用等に使用される防曇ガラス及びその製造方法に関するものである」（１頁左下欄（産業上の利用分野）），（ロ）「本発明の防曇ウインドガラス及びミラーガラスは，ガラス表面上に所定の厚さで表面に微細な凹凸を有するシリカ，チタニア等の無機酸化物の薄膜を形成したことを特徴とする。本発明に用いるガラスは通常のウインドガラス及びミラーガラスを使用することができる。このガラス表面上に無機酸化物例えば上記シリカ（ＳｉＯ２），チタニア（ＴｉＯ２）の外にアルミナ（Ａｌ２Ｏ３），酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３；Ｓｎドープ）等をスパッタリングにより薄膜状に形成する」（２頁左上欄第２段落～第３段落），（ハ）「スパッタリングによりガラス板上に形成される無機酸化物の薄膜は微細な結晶粒子よりなり，次いで該薄膜の表面を腐蝕剤例えば弗化水素酸単独又はこれに硝酸，硫酸等の酸化性の酸や塩類を加えた混酸腐蝕液を用いて化学腐蝕すると結晶粒界が他の部分よりもより腐蝕されやすいため優先的に腐蝕されて表面に微細な凹凸が形成される」（同頁右上欄第２段落），（ニ）「上記の各サンプルについて，第１図に示すように蒸留水と処理ガラスのＳｉＯ２成膜面との間の接触角を測定した。・・・水滴との接触角が小さく，よく濡れることが判る」（同頁左下欄最終段落～同頁右下欄第１段落）ことが記載されされていることは，当事者間に争いがない。審決は，これらの記載に基づき，引用文献には「ミラーガラスの表面上にスパッタリングによって無機酸化物の薄膜を形成してなるミラーガラス」の発明が記載されていると認定した上，本願発明と引用発明との一致点として，「最表面に親水性酸化膜を固定成膜し，該親水性酸化膜の表面をＰＶＤ法によって得られる表面に構成してなる車両用ミラーである点」（審決謄本２頁３〈一致点〉）を，また，相違点として，「本願発明では，親水性酸化膜の表面がＰＶＤ法によって得られる多孔質状であるのに対し，引用文献に記載の発明（注，引用発明）では化学腐蝕によって微細な凹凸としている点」（同頁～３頁〈相違点〉）を認定した。確かに，上記（ハ）の記載からすると，引用発明においては，スパッタリングによって形成された無機酸化物の薄膜表面を，化学腐蝕することにより，表面に微細な凹凸を形成していることが認められ，また，上記（ニ）の記載からすると，上記化学腐蝕処理して得られた微細凹凸により濡れ性すなわち親水性を向上させていることが認められるから，引用文献には，「ミラーガラスの表面上にスパッタリングによって無機酸化物の薄膜を形成し，この無機酸化膜の薄膜表面に，化学腐蝕による微細な凹凸を形成したミラーガラス」の発明が開示されていると認められる。そうすると，引用発明を，「ミラーガラスの表面上にスパッタリングによって無機酸化物の薄膜を形成してなるミラーガラス」とし，また，本願発明と引用発明との一致点を「最表面に親水性酸化膜を固定成膜し，該親水性酸化膜の表面をＰＶＤ法によって得られる表面に構成してなる車両用ミラーである点」とした審決の上記認定は，化学腐蝕により得られる微細凹凸形状を考慮しない点において，誤りである。被告は，ガラス表面上に無機酸化物薄膜をスパッタリングで形成する前工程だけでも，独立した技術的思想としてとらえることができ，引用発明は，このような技術的思想を有するものとして認定できる旨主張するが，そうであれば，引用発明は化学腐蝕を施さないものと認定されることになり，審決が，化学腐蝕によって微細な凹凸としている点を本願発明との相違点としたことと矛盾するから，被告の上記主張は，失当である。
しかしながら，審決は，上記のとおり，「本願発明では，親水性酸化膜の表面がＰＶＤ法によって得られる多孔質状であるのに対し，引用文献に記載の発明（注，引用発明）では化学腐蝕によって微細な凹凸としている点」を相違点と認定しており，これによれば，引用発明が，化学腐蝕により得られる微細凹凸を有することを前提に，本願発明と引用発明とを対比して，相違点を認定したことが明らかであって，上記の本願発明の認定並びに引用文献の上記（イ）～（ニ）の記載からすると，この相違点の認定は首肯するに足り，本願発明と引用発明とは正しく対比されているものというべきである（なお，化学腐蝕する前の酸化膜の膜構造の認定に誤りがないことは後記のとおりである。）から，引用発明の認定と一致点の認定の誤りは，審決の結論に影響を及ぼすものではない。
(2)　原告は，引用文献には酸化膜として領域１の膜を使用できないことが明記されているのに，審決は，この点を正しく認定せず，ひいては本願発明と引用発明との相違点を看過した誤りがあると主張する。


引用文献（甲３）には，「上記の各サンプルについて，第１図に示すように蒸留水と処理ガラスのＳｉＯ２成膜面との間の接触角を測定した。・・・結果を第１表に示す」（２頁左下欄最終段落），「第１表の結果より，ＳｉＯ２のスパッタ成膜中のガラス板温度が高い方が，又，成膜中のアルゴンガス圧力の高い方が腐蝕後の水滴との接触角が小さく，よく濡れることが判る。接触角１６°以下のものは実質上滴状ではなく平らで，視認性については特に問題がない」（同頁右下欄第１段落），「スパッタ条件により接触角が異なるのは，次の様に説明できる。ガラス板の温度が上昇すると第２図に示すＳｉＯ２スパッタ膜２の構造は，柱状結晶の太さ即ち結晶粒子の大きさが増し，腐蝕によって形成される凹凸が粗くなる。又，アルゴンガス圧力が高くなっても同様な現象が起る。ガラス板温度が低く，又アルゴンガス圧力が低い場合には極めて微小の柱状結晶が生成し，腐蝕後ＳｉＯ２スパッタ膜２の表面に極めて微細な凹凸が形成されるため水濡れに対して効果を示さなくなると考えられる」（３頁左上欄第４段落～同頁右上欄第２段落）と記載されている。これらの記載によれば，スパッタ条件いかんによっては，満足し得る親水性が得られない場合があり得ることが認められる。しかしながら，引用文献の第１表
（２頁右下欄）には，アルゴンガス圧力を，２×１０
－３Ｔｏｒｒ，７×１０－３Ｔｏ
ｒｒ，１５×１０－３Ｔｏｒｒという条件で，また，ガラス板温度を，６０℃，１５０℃，３００℃（それぞれ，絶対温度は，３３３°Ｋ，４２３°Ｋ，５７３°Ｋ）という条件で，ＳｉＯ２膜を成膜したものが示されており，このうち，例えば，１５×１０－３Ｔｏｒｒの条件で成膜されたＳｉＯ２膜の膜構造について，甲１０文献の図５．１（６２頁）に示されたスパッタ薄膜の微細構造モデルを参照して検討すると，ＳｉＯ２の融点は１７１０℃（昭和３６年７月１５日共立出版発行「化学大辞典６」６９６頁におけるクリストバル石の融点。絶対温度１９８３°Ｋ）であるから，甲１０文献の上記図において，Ｔｓ（作成時の基板温度）／ＴＭ（薄膜の融点）は，それぞれ，０．１７，０．２１，０．２９と計算され，引用文献の第１表において，上記条件で成膜されたＳｉＯ２の膜構造は，甲１０文献の上記図の領域１の膜の成膜条件と一致する。そうすると，引用文献において，第１表に示された膜が，領域１の膜ではないとする根拠に乏しく，これらの膜のうち，アルゴンガス圧
力を１５×１０
－３Ｔｏｒｒ，ガラス版温度を１５０℃，３００℃としたもの，アルゴンガス圧力を７×１０－３Ｔｏｒｒ，ガラス版温度を３００℃としたもの（第１表の右下隅の三つ）については，化学腐蝕を行うものであるにせよ，満足し得る親水性を示すものであることからすると，原告主張のように，引用文献に領域１の膜構造（腐蝕処理する前の膜構造）を使用できないことが記載されているということはできない。
(3)　したがって，原告の取消事由２の主張は理由がない。
３　取消事由３（容易想到性の判断の誤り）について
(1)　原告は，本願発明の「ＰＶＤ法によって得られる多孔質状」構造は，ＰＶＤ膜の膜構造を分類した構造ゾーンモデルにおいて，領域１の膜構造に該当するとした上，この膜構造は，ＰＶＤ技術分野における当業者において，好ましくない膜であることが技術常識であって，当業者は，このような多孔質状の膜が成膜されるのを回避すべきものとして認識していたのであり，領域１の膜構造の有用性は本願発明により初めて見いだされたのであるから，当業者の上記認識は，本願発明を想到する上での阻害要因であるのに，審決は，この点を看過し，「引用文献に記載の親水性酸化膜の親水性を更に高めるべく，その表面を多孔質状に構成することは当業者であれば容易に想到し得た」（審決謄本３頁第６段落）と誤った判断をした旨主張する。


しかしながら，本願発明の「ＰＶＤ法によって得られる多孔質状」構造が，領域１の膜構造に限定されるものでないことは，上記１に判示したとおりであるから，原告の上記主張は，前提において失当というほかはない。なお，原告は，領域１の膜構造については，当業者がこのような多孔質状の膜が成膜されるのを回避すべきものというのが技術常識であり，領域１の膜構造の有用性は本願発明により初めて見いだされた旨主張するが，乙１公報～乙３公報には，「ＰＶＤ法によって得られる多孔質状」構造の酸化膜を，電極等に使用することが開示されており，この多孔質状構造が，領域１の膜構造であると明記されているわけではないとしても，多孔質状構造である以上，領域１の膜を含むものと解され，用途によっては，領域１の膜構造は既に利用されていると認めることができる。また，引用文献に，「ミラーガラスの表面上にスパッタリングによって無機酸化物の薄膜を形成し，この無機酸化膜の薄膜表面に，化学腐蝕による微細な凹凸を形成したミラーガラス」の発明が開示されていることは，上記のとおりであり，引用発明においても，車両用ミラーに領域１の膜構造を利用することが示されていると認められる。原告は，車両用ミラーは，非常に厳しい状況で使用されるものであり，ＪＩＳ規格で定められた厳しい耐久性基準（振動耐久性，耐湿性，耐温度性，耐候性）に適合することが要求されるため，車両用ミラーの技術常識によれば，耐環境性や物理特性が悪く欠陥膜と認識され忌避されている領域１の膜が，上記耐久性基準に適合するとは到底予想もできないと主張するが，車両用ミラーの耐久性基準が厳しいことは，直ちに領域１の膜構造の忌避に結び付くものではない。したがって，本願発明を想到する上で阻害要因がある旨の原告の主張は採用の限りではない。(2)　また，原告は，引用文献（甲３）の酸化膜は，スパッタリングで形成した無機酸化物薄膜に化学処理を施して得られるものであって，親水性酸化膜をＰＶＤ法により得るものではないから，審決が，引用発明を，無機酸化物薄膜をスパッタリングで形成する発明であると誤って認定し，これと周知例１，２等の周知技術とを組み合わせて，本願発明の相違点に係る構成の容易想到性を肯定したことは誤りである旨主張する。


審決の引用発明の認定に誤りはあるものの，本願発明と引用発明との相違点（本願発明では，親水性酸化膜の表面がＰＶＤ法によって得られる多孔質状であるのに対し，引用発明では化学腐蝕によって微細な凹凸としている点）について，審決の認定に誤りがないことは，上記２(1)において判示したとおりである。そこで，この相違点に係る容易想到性の判断に当たり，引用発明と周知技術を組み合わせることに阻害事由があるか否かについて検討すると，引用文献には，「ＳｉＯ２スパッタ膜２は第２図に示すように，通常基板のガラス板１の表面にほぼ垂直な柱状の構造を有する。上記構造を有するＳｉＯ２スパッタ膜２を所定条件でＨＦ溶液等の腐蝕剤で腐蝕すると第３図に示すように柱状結晶粒子の柱と柱との間の界面即ち粒界の腐蝕が優先して進行し，腐蝕前の表面５が腐蝕後の表面６へと変形して腐蝕表面に凹部を生ずる」（３頁左上欄第３段落）と記載されており，この記載と第２図及び第３図の図示からすると，引用文献において，腐蝕前のスパッタ膜２は，柱状構造を呈しており，柱状結晶粒子の柱と柱との間には，界面，すなわち粒界が形成されていることが認められる。この形態的な特徴は，甲９文献の上記「柱状構造は，・・・断面の形態があたかも柱がぎっしりと林立しているように見えることからこの名前がつけられた。この柱の間は単なる粒界ではなく，空孔，空隙が多く含まれている境界・・・と考えられている」（７０頁右欄４・３・１の項の第２段落）との記載と符合するところ，柱状構造とは，空孔，空隙が多く含まれている境界のことであり，また，空隙は，膜の表面からみて，孔とみることができるものであるから，引用文献における腐蝕前のスパッタ膜２の表面は，その程度はともかくとして，柱状構造，すなわち多孔質状を呈するものと認められる。さらに，引用文献には，「ＳｉＯ２スパッタ膜２は第２図に示すように，通常基板のガラス板１の表面にほぼ垂直な柱状の構造を有する。上記構造を有するＳｉＯ２スパッタ膜２を所定条件でＨＦ溶液等の腐蝕剤で腐蝕すると第３図に示すように柱状結晶粒子の柱と柱との間の界面即ち粒界の腐蝕が優先して進行し，腐蝕前の表面５が腐蝕後の表面６へと変形して腐蝕表面に凹部を生ずる」（３頁左上欄第３段落），「未処理のガラス板では接触角４２°であり，又，腐蝕前のＳｉＯ２成膜済のガラス板では４０°である。これらのガラス板では表面に付着した水滴が外観上は小さなレンズの働きをするために視認性が劣る。更にウィンドガラスとして車輌に使用した場合，人体の発汗等による車室側の曇りについても，通常のガラス板では白く曇るのに対し，接触角１６°以下の本発明の処理ガラス板では濡れるのみで小液滴を形成しないため白く曇ることがない」（２頁右下欄最終段落～３頁左上欄第１段落），「外観上効果を有すると判定されるのは接触角１６°以下であり」（３頁右上欄第３段落）と記載されており，これらの記載からすると，引用文献において，腐蝕前のＳｉＯ２成膜済のガラス板では接触角が４０°であるところ，この接触角では，外観上効果を有すると判断されないため，化学腐蝕によって，柱状結晶粒子の柱と柱との間の界面即ち粒界部分の空隙，すなわち，孔を大きくして，膜の表面を凹凸形状に形成し，接触角を小さくしているものと解される。腐蝕剤は，腐蝕処理後，洗浄除去される（２頁左下欄第２段落）のであるから，腐食剤自体により接触角の減少がもたらされるのではないことは明らかである。そうすると，腐蝕処理の技術的意義は，腐蝕を行わないと，柱状構造の間の界面，すなわち粒界部分の空隙が小さく，接触角が小さいため，腐蝕によりこの空隙を拡大すること，すなわち，孔を大きくすることにあるということができる。もっとも，引用文献には，「スパッタ条件により接触角が異なるのは，次の様に説明できる。ガラス板の温度が上昇すると第２図に示すＳｉＯ２スパッタ膜２の構造は，柱状結晶の太さ即ち結晶粒子の大きさが増し，腐蝕によって形成される凹凸が粗くなる。又，アルゴンガス圧力が高くなっても同様な現象が起る。ガラス板温度が低く，又アルゴンガス圧力が低い場合には極めて微小の柱状結晶が生成し，腐蝕後ＳｉＯ２スパッタ膜２の表面に極めて微細な凹凸が形成されるため水濡れに対して効果を示さなくなると考えられる」（３頁左上欄第４段落～右上欄第２段落）と記載され，成膜条件によっては，柱状結晶の太さに大小が生じることから，腐蝕した後の薄膜の凹凸にも粗密が生じ，望ましい接触角が得られない場合もある旨記載されており，接触角が，凹凸の粗密にもよることが理解されるものの，柱状構造の間の空隙の大きさ（すなわち，孔の大きさ）が，接触角の大小に大きく影響を与えることは明らかである。そうであれば，引用発明と，接触角を小さくすること，又は柱状構造の間の空隙を大きくすることを技術課題とする他の技術との組み合わせについて検討することに，何ら阻害事由はないというべきである。


以上によれば，審決が，相違点について判断するに当たり，「鏡あるいはガラス類において，表面の親水性，ぬれ性を高めるため表面を多孔質状とすることは，周知の技術である（例えば，実願昭５６－１５１７１８号（実開昭５８－５６８２９号）のマイクロフィルム（注，周知例１〔甲４〕），特公昭４７－４４５２３号公報（注，周知例２〔甲５〕），参照。）。また，ＰＶＤ法による薄膜成形において，多孔質状の膜を形成することができるということも周知の技術事項である」（審決謄本３頁第３段落）として，引用発明と周知技術の組み合わせを検討したのは，引用発明は，周知例１（甲４）及び周知例２（甲５）と同様，孔を大きくすることで，接触角を小さくすることを技術的本質とするものであるとの認定に基づき，孔の大きな周知の薄膜の利用性についてみたものと解することができるから，審決の上記判断に原告主張の誤りがあるとはいえない。さらに，原告は，引用文献には，領域１の膜を使用できないことが明記されており，このことは，本願発明の容易想到性の阻害要因となるのに，審決は，引用発明の膜構造を誤認し，この誤認に基づいて，「引用文献に記載の発明におけるＰＶＤ法によって得られる親水性酸化膜の表面を多孔質状とすることは，上記周知の技術を参考に当業者であれば容易に想到し得たものであるといえる」（同第５段落）と判断したことは，誤りである旨主張するが，引用文献に，領域１の膜を使用できないことが記載されていると認めることができないことは，上記２(2)において判示したとおりであるから，原告の上記主張は，前提を欠き，失当である。(3)　進んで，本願発明の引用発明に基づく容易想到性について検討すると，上記のとおり，引用文献によれば，接触角の大小は，腐蝕後に，薄膜に形成された凹凸の粗密，柱状構造の間の空隙の大きさに影響されるものであるところ，そもそも，これら腐蝕後の薄膜構造は，腐蝕前の薄膜自体が有している構造と密接に関連することは，スパッタ条件により接触角が異なること及び引用文献の第１表の記載からも明らかであり，腐蝕条件が，得られる薄膜の構造に応じて変更されるものであることも，同表及び第２表の記載より明らかである。加えて，引用文献（甲３）には，「条件を選択することにより薄膜の性状を容易に変化させることができる」（４頁左下欄第１段落）と記載され，成膜条件に応じて薄膜性状の異なるものが得られることが示されている。そうすると，引用発明は，スパッタリングにより得られる薄膜の構造に応じて腐蝕処理条件を定めるものと解され，そうであれば，成膜条件を異にする種々の薄膜を形成した上で，この薄膜の接触角を測定し，その接触角が，定められた使用条件に合致しない場合に，適切な腐蝕条件を選択することは，当業者が容易に行い得ることである。また，柱状構造の間の空隙の大きなもの，すなわち，必要な接触角が得られるものが成膜できるのであれば，腐蝕処理を行うことなく，そのまま使用することも，同様に容易に想到できるというべきである。
本願発明と引用発明との相違点は，親水性酸化膜の表面が，本願発明においては，ＰＶＤ法によって得られるままの多孔質状であるのに対し，引用発明においては，この多孔質状の膜を更に腐蝕処理している点に尽きるところ，必要な接触角が得られる薄膜が存在する場合に，腐蝕処理を行うことなく使用することの容易想到性が肯定されるべきことは，上記のとおりである。他方，成膜条件により，柱状構造の間の空隙の大きなもの（例えば，上記領域１の膜）が形成できることは，甲９文献等により，本件出願前に周知であって，このような薄膜が，その多孔質構造からみて接触角が小さくなることは，当業者の容易に予測し得る事項である。そうすると，必要な接触角を得るために，ＰＶＤ法によって得られるままの周知の多孔質状の薄膜を採用することは，当業者が容易に想到できることというべきであり，上記相違点に当業者が格別の創意を要するものということはできない。本件明細書（甲２０）には，【実施例】の説明として，「ガラス基板１６の表面全体には，親水性膜２２が成膜されている。親水性膜２２はＳｉＯ２等の親水性酸化膜で構成されている。親水性膜２２は，水滴接触角が例えば４０°以下の親水性の膜で構成され，その膜面に付着した水滴（雨滴等）を薄い水膜状に広げる作用をする。親水性膜２２をＳｉＯ２等の親水性酸化膜で構成した場合は，親水基であるＯＨ基が作られて，これが親水性を発揮する」（段落【００２３】）と記載されており，引用文献（甲３）の腐蝕前のスパッタ膜２の接触角は４０°（２頁右下欄最終段落）であって，本願発明における使用条件に合致していることからも，腐蝕処理を行うかどうかは，使用条件に応じて当業者が適宜決定し得るものというべきである。
(4)　したがって，本願発明の引用発明に基づく容易想到性を肯定した審決の判断に誤りはなく，原告の取消事由３の主張は理由がない。４　取消事由４（本願発明の顕著な作用効果の看過）について原告は，本願発明によれば，ＰＶＤ法によって多孔質状を得るから，危険物を使用しなくても済み，製造上安全であり，また，化学腐蝕処理が不要なため，製造工程が単純であって，製造コストを低減化できるという顕著な作用効果を奏すると主張する。しかしながら，上記のとおり，引用発明において，腐蝕処理を行うかどうかは，成膜条件や使用条件に応じて，当業者が適宜決定できることにすぎないところ，腐蝕処理を行わないのであれば，危険物を使用せず，また，製造工程が単純となるという作用効果を奏することは，自明のことにすぎないから，当業者の予測できない格別のものということはできない。
また，原告は，本願発明は，ＰＶＤ法によって得られる多孔質状構造膜が柱状構造の間に深い空孔を有するため，引用発明の浅い空孔しか形成されない膜に比べて保水力があり，これにより高い親水性能が得られるという格別の効果も奏するのに対し，引用発明は，ＰＶＤ法で形成した薄膜を使用するものではあるが，薄膜を化学腐蝕して使用するものであるため，ＰＶＤ法が本来有している効果を得ることはできないと主張する。確かに，化学腐食処理を採用する場合とＰＶＤ法を採用する場合とで製造工程等に差があり，そのことにより一定の効果の差はあり得るとしても，周知のＰＶＤ法が本来有している効果に基づくものであって，当業者の予測を超える格別なものということはできない。


平成１４年（行ケ）第１３０号　特許取消決定取消請求事件
平成１５年５月２２日口頭弁論終結
判　　　　　　決
原　　　　　　告　　　東京応化工業株式会社
訴訟代理人弁護士　　　稲　元　富　保
訴訟代理人弁理士　　　小　山　　　有
被　　　　　　告　　　特許庁長官　太田信一郎
指定代理人　　　    　西　川　恵　雄
同　　　　　　　　　　氏　原　康　宏
同　　　　　　　　　　高　木　　　進
同　　　　　　　　　　大　橋　良　三
同　　　　　　　　　　涌　井　幸　一
主　　　　　　文
特許庁が異議２００１－７２２４６号事件について平成１４年１月２８日にした特許取消決定を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
主文と同旨。
２　被告
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「被膜形成方法」とする特許第３１３５８４６号の特許（平成８年８月２７日に，平成元年９月１３日出願の平成１年特許願第２３８１４２号の分割出願として特許出願（以下「本件出願」という。），平成１２年１２月１日に特許権設定登録，以下「本件特許」という。）の特許権者である。本件特許（請求項の数は１である。）について，特許異議の申立てがなされ，特許庁は，この申立てを，異議２００１－７２２４６号として審理し，その結果，平成１４年１月２８日に，「特許第３１３５８４６号の請求項１に係る特許を取り消す。」との決定をし，同年２月１８日にその謄本を原告に送達した。
２　特許請求の範囲（請求項１）
「ガラス板や半導体ウェハー等の被処理物の搬送ラインに沿って，上流側から下流側に向かって，塗布装置，減圧乾燥装置及び洗浄装置を配置した被膜形成ラインによる被膜形成方法であって，この被膜形成方法は，塗布装置にて表面に塗布液が塗布された被処理物を減圧乾燥装置に送り込み，この減圧乾燥装置において，被処理物表面に塗布された塗布液をある程度乾燥せしめ，次いでこのある程度塗布液が乾燥せしめられた被処理物を洗浄装置に送り込み，被処理物の表面から廻り込んで付着し，ある程度乾燥せしめられた余分な塗布液を除去するようにしたことを特徴とする被膜形成方法。」（以下「本件発明」という。）
３　決定の理由
別紙決定書の写し記載のとおりである。要するに，本件発明は，特開昭６３－２３４５３０号公報（甲第３号証。以下「刊行物１」という。）記載の発明（以下「刊行物１発明」という。），米国特許第４５１０１７６号明細書（甲第４号証。以下「刊行物２」という。）記載の発明（以下「刊行物２発明」という。）及び周知の事項に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであって，特許法２９条２項の規定に該当し，特許を受けることができない，というものである。
決定が上記結論を導くに当たり認定した本件発明と刊行物１発明との一致点・相違点は，次のとおりである。
（一致点）
「ガラス板や半導体ウェハー等の被処理物の搬送ラインに沿って，上流側から下流側に向かって，塗布装置，減圧乾燥装置及び少なくとも一部の洗浄装置を配置した被膜形成ラインによる被膜形成方法であって，この被膜形成方法は，塗布装置にて表面に塗布液が塗布された被処理物を乾燥装置に送り込み，この乾燥装置において，被処理物表面に塗布された塗布液を乾燥せしめ，次いでこの塗布液が乾燥せしめられた被処理物を洗浄装置に送り込み，被処理物の表面から廻り込んで付着し，乾燥せしめられた余分な塗布液を除去するようにしたことを特徴とする被膜形成方法。」である点
（相違点）
「塗布ラインに配置される洗浄装置が，前者では洗浄装置の全部であるのに対して，後者では洗浄装置の一部である点。」（以下「相違点１」という。）「乾燥装置が，前者は減圧乾燥装置であるのに対して，後者はプリべーク部である点。」（以下「相違点２」という。）
「乾燥装置及び洗浄装置における塗布液の乾燥の程度が，前者はある程度の乾燥であるのに対して，後者は，乾燥の程度が明らかではない点。」（以下「相違点３」という。）
第３　原告主張の決定取消事由の要点


決定は，本件発明と刊行物１発明との一致点・相違点の認定を誤り，相違点２，３についての判断を誤ったものであり，これらの誤りがそれぞれ結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，違法として取り消されるべきである。１　本件発明と刊行物１発明との一致点・相違点の認定の誤り(1)　決定は，「後者（判決注・刊行物１発明）の「レジスト周辺除去装置１１」及び「現像処理の装置」は，両者で半導体基板４の周辺，側面及び裏面に付着したレジストを除去する機能を有するものであるから，前者（判決注・本件発明）の洗浄装置に相当し，後者の「レジスト周辺除去装置１１」は，不要なレジスト部分を，その後の現像処理により除去し得るように，半導体基板の周辺，側面及び裏面部分に，紫外線等のレジストを露光する波長の光を含んだ光線を照射するものであって，レジスト周辺除去装置１１による紫外線等の照射はレジスト周辺除去工程の一部と認められるから，前記「レジスト周辺除去装置１１」は，前者の「洗浄装置の一部」というべきものである。」（決定書４頁第２９行～３７行）と認定し上で，これを前提として，本件発明と刊行物１発明とは，「ガラス板や半導体ウェハー等の被処理物の搬送ラインに沿って，上流側から下流側に向かって，塗布装置，減圧乾燥装置及び少なくとも一部の洗浄装置を配置した被膜形成ラインによる被膜形成方法であって，この被膜形成方法は，塗布装置にて表面に塗布液が塗布された被処理物を乾燥装置に送り込み，この乾燥装置において，被処理物表面に塗布された塗布液を乾燥せしめ，次いでこの塗布液が乾燥せしめられた被処理物を洗浄装置に送り込み，被処理物の表面から廻り込んで付着し，乾燥せしめられた余分な塗布液を除去するようにしたことを特徴とする被膜形成方法。」（決定書５頁４行～１１行）である点で一致し，「塗布ラインに配置される洗浄装置が，前者（判決注・本件発明）では洗浄装置の全部であるのに対して，後者（判決注・刊行物１発明）では洗浄装置の一部である点」（決定書５頁１３行～１４行。相違点１）で相違する，と認定した。しかし，決定の上記一致点・相違点の認定は，誤りである。(2)　刊行物１発明の搬送ライン上に存在する「レジスト周辺除去装置１１」は，露光装置のことである。露光装置が洗浄装置でないことは，技術常識に照らし明らかである。刊行物１発明においては，現像の後にリンスつまり洗浄工程があるため，現像処理も洗浄とは異なるものである。現像液によって不要な部分を除去するという機能面からみて，刊行物１発明の現像装置が本件発明の洗浄装置に相当する，と解する余地はあるものの，露光装置を，洗浄装置そのものであるとか，洗浄装置の一部であるとか解する余地はない。
刊行物１発明における「レジスト周辺除去装置と現像処理の装置を合わせたもの」は，プリベークが終了したポジ型ホトレジストに光を照射して，照射した部分をアルカリ可溶化せしめ，この後，現像液（アルカリ液）によって光を照射した部分を除去する，というものである。
本件発明の「洗浄装置」は，基板周辺部の生乾き状態の塗布液に洗浄液を吹き付けて除去するというものである。
刊行物１発明の「レジスト周辺除去装置と現像処理の装置」と本件発明の「洗浄装置」との間には，上記のような相違がある。決定は，上記相違点を看過した結果，誤って両者が一致すると認定した。相違点１の認定は，この誤った認定の下になされたものである。
２　相違点２についての判断の誤り
決定は，相違点２（乾燥装置が，前者は減圧乾燥装置であるのに対して，後者はプリべーク部である点）につき，「レジスト塗布後のプリベークによる乾燥を減圧条件下で行うことは，刊行物３～７（判決注・後記甲第５ないし第９号証刊行物）に示されているように，本件特許出願の出願前において，斯界では周知の事項である。してみると，刊行物１記載の発明のプリベーク部による乾燥を，上記周知の事項を適用して，減圧条件下で行うようにすることは，当業者が容易に想到し得ることと認められ，しかも，周知の事項を適用することを阻害する特段の事情も認められない。したがって，刊行物１記載の発明に周知の事項を適用して，相違点１（判決注・「相違点２」の誤記であると認める。）に係る構成を本件発明のように設けることは，当業者が容易になし得るといわざるを得ない。」（決定書５頁２８行～３７行）とした。しかし，この認定判断は誤りである。本件発明の「減圧乾燥装置」は，本件出願の願書に添付された明細書及び図面（以下，両者を併せて「本件明細書」という。甲第２号証はこれに係る特許公報である。）全体の記載，及び，加熱する場合には塗布液の表面が先に乾燥してしまい生乾きにすることが困難であるという技術常識に照らすと，加熱を併用する減圧乾燥装置を除外するものであることが明らかである。
刊行物１発明のプリベーク炉で行われる塗布液の加熱乾燥においては，表層の固化が優先的に進む。そのため，同炉において塗布液を生乾き状態にするためには，加熱温度を細かく制御する必要がある。プリベーク炉でこのような制御をすることは，極めて困難である。連続して被処理物を処理する場合には，前の処理によって炉内が加熱されているので，最初の数枚の被処理物と，処理がある程度進んだ時点の被処理物とで，加熱時間を変えなければならないことになる。このようなことは極めて困難である。刊行物１に記載されたプリベーク炉での加熱乾燥で，塗布液を生乾き状態にすることは，実質的に不可能である。特開昭６２－２２４３１号公報（甲第５号証），特開昭６０－２１５２２号公報（甲第６号証），特開昭６３－２２９８２９号公報（甲第７号証），特開昭６３－５２４１０号公報（甲第８号証），特開平１－１３０５２５号（甲第９号証。）（以下，これらを併せて「甲第５ないし第９号証刊行物」ということがある。）に，「レジスト塗布後のプリベークによる乾燥を減圧条件下で行うこと」が開示されていることは，決定の述べるとおりである。しかし，上記各刊行物記載の発明はいずれも加熱処理を行うものであるから，これらの刊行物の記載をもって，直ちに，刊行物１のプリベーク部を，加熱手段を有さない本件発明の「減圧乾燥装置」に置換することが容易であるとすることはできない。
３　相違点３についての判断の誤り