以上のとおり，審決のうち，被告オプトピア大越の無効審判請求に係る部分は，取り消されるべきであり，一方，その余の１５名の被告らの無効審判請求に係る部分については，原告ら主張の審決取消事由は理由がないので，原告らの請求は棄却されるべきである。
東京高等裁判所第１８民事部
裁判長裁判官　　　塚　　原　　朋　　一
裁判官　　　塩　　月　　秀　　平
裁判官　　　田　　中　　昌　　利
【別紙】当事者目録
原　告　株式会社長井
原　告　Ｘb
上記両名訴訟代理人弁護士　藤井健夫，弁理士　岡本清一郎，平崎彦治
被　告　Ｙa　〔No１〕
被　告　Ｙb　〔No２〕
被　告　Ｙc　〔No３〕
被　告　Ｙd　〔No４〕
被　告　有限会社マスダオプチカル　〔No５〕
被　告　有限会社マルモト総業　〔No６〕
被　告　Ｙg〔No７〕
被　告　Ｙh　〔No８〕
被　告　Ｙi　〔No９〕
被　告　Ｙj　〔No10〕
被　告　株式会社松浦眼鏡所　〔No11〕
被　告　プラス・ジャック株式会社　〔No12〕
被　告　山崎工業株式会社　〔No13〕
被　告　有限会社田島プラスチック　〔No14〕
被　告　Ｙo　〔No15〕
上記１５名訴訟代理人弁護士　金井和夫，金井亨，弁理士　戸川公二
被　告　有限会社オプトピア大越　〔No16〕
【別紙】　審決の理由
平成１０年審判第３５１９９号事件，平成１３年６月２８付け審決（下記は，上記審決の理由部分について，文書の書式を変更したが，用字用語の点を含め，その内容をそのまま掲載したものである。）
理　由
１　手続の経緯・本件発明
本件特許第２７３３５３８号に係る発明（平成１年７月８日出願、平成１０年１月９日設定登録。以下「本件特許発明」という。）は、明細書及び図面の記載から見て、その特許請求の範囲第１項に記載の次のとおりのものである。「【請求項１】メガネフレームのツル先端に挿着されるモダンの製造方法において、所定のプラスチック製板材又は棒材を切断、切削及び研削等の加工を施してモダン外形形状を製作し、該モダンを加熱して１対の金型から成るキャビィティ内にセットし、該金型の開口から加熱した工具を圧入し、圧入後一定時間保持した後、該工具を引き抜き、ツル先端部形状と同一形状の工具により挿着孔を成形することを特徴とするメガネフレーム用モダンの製造方法。」
２　請求人の主張
これに対して、請求人は、「特許第２７３３５３８号の請求項１に係る特許を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めている。無効理由１：そして、平成１０年５月８日付け無効審判請求書において、本件特許の請求項１に係る発明は、甲第１～７号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるので、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができず、その特許は、特許法第１２３条第１項第２号の規定に該当し無効にすべきである。
そして、請求人は、次の証拠方法を提出している。
甲第１号証：特開昭４９－１２２３５２号公報
甲第２号証：特公昭５０－２８１８１号公報
甲第３号証：特公昭４０－５９０７号公報
甲第４号証：実公昭４０－７３４２号公報
甲第５号証：特開昭５９－５３８１０号公報
甲第６号証：特開昭５０－１３３８５１号公報
甲第７号証：実願昭６１－３７１８２号（実開昭６２－１４９０１７号公報）の願書に添付した明細書又は図面の内容を撮影したマイクロフイルム無効理由２：請求人は、平成１０年５月８日付け無効審判請求書及び平成１０年１２月１１日付け審判請求理由補充書において、本件特許の請求項１に係る発明は、その出願前に日本国内で公然実施された発明であるから、特許法第２９条第１項第２号に違反しており、その特許は、特許法第１２３条第１項第２号の規定に該当し無効にすべである。
そして、請求人は、平成１０年１２月１１日付け審判請求理由補充書において、次の証拠方法を提出している。
甲第８号証：Ｙb発行の株式会社辻めがね宛「請求書」甲第９号証：株式会社服部セイコー発行の「ＨＡＴＴＯＲＩ　ＳＥ１ＫＯ　Ｆｒａ
ｍｅ　Ｃａｔａｌｏｇｕｅ　ｎｏ.１９」
甲第１０号証：株式会社晃梅が販売していた「モダン専用穴明け機」の写真甲第１１号証：株式会社晃梅の「商品売買（受注・納品）に関する確認書」甲第１２号証：株式会社晃梅の「得意先元帳（有限会社マスダオプチカルの欄）」甲第１３号証：株式会社晃梅の代表取締役Ｚの「証明書」甲第１４号証：野尻眼鏡工業株式会社の「商品売買（発注・仕入）に関す．る確認
書」
さらに、平成１１年３月４日付け証拠方法提出書において、次の証拠方法を提出している。
甲第１６号証：甲第１０号証の「モダン専用穴明け機」の写真をより明確にするために有限会社マスダオプチカルの工場の「モダン専用穴明け機」を撮影した写真甲第１７号証：．株式会社晃梅が有限会社マスダオプチカルに納入した「モダン専用穴明け機」に関し、製造元　株式会社サンエー製作所が株式会社晃梅に発行
した請求書


そして、請求人は、証拠方法として、平成１０年１２月１１日付け証拠調申立書において、当事者Ｙb、Ｘa、Ｙeの当事者尋問と、証人Ｚの証人尋問を甲立てている。なお、平成１１年３月４日に、当事者Ｘaの尋問申立は取り下げられた。さらに、請求人は、平成１１年５月２０日付け弁駁書（第２回）において、次の証拠方法を提出している。
甲第１９号証：証人Ｙb氏の証言反訳書
甲第２０号証：証人Ｚ氏の証言反訳書
甲第２１号証：証人Ｙe氏の証言反訳書
甲第２２号証：証人Ｘa氏の証言反訳書
無効理由３：平成１０年１２月１１日付け弁駁書（第１回）において、本件特許の請求項１に係る発明は、未完成発明であるから、特許法第２９条柱書の規定に違反しており、その特許は、特許法第１２３条第１項第２号の規定に該当し無効にすべきである。
無効理由４：平成１０年１２月１１日付け弁駁書（第１回）において、本件特許の請求項１に係る発明は、特許法第３６条第４項及び第５項に規定する要件を満たしていないから、その特許は、特許法第１２３条第１項第４号の規定に該当し無効にすべきである。
そして、請求人は、次の証拠方法を提出している。
甲第１５号証：「実用プラスチック用語辞典」編纂大阪市立工業研究所プラスチック課、株式会社プラスチック・エージ発行　昭和５０年発行　２２４頁「収縮（ｓｈｒｉｎｋａｇｅ）」の項
３　被請求人の主張
一方、被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。
審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めている。そして、被請求人は、平成１１年３月４日付け答弁書（第２回）及び平成１１年３月４日付け証拠調申立書において、請求人が主張する理由２に対する反論として、次の証拠方法を提出している。
乙第１号証：株式会社晃梅代表取締役Ｚの「証明書」
当事者Ｘaの当事者尋問の申立
なお、平成１１年３月４日付け証拠調申立書は取り下げられた。
４　甲各号証
甲第１号証：特開昭４９－１２２３５２号公報（以下、「引用例１」という。）には、例えば、次のような記載がある。
イ、「湯口を製品の根本部にあらしめた成型用金型内に予じめ芯型を挿入することなく先ず熔融樹脂を成型金型の根本部から注入し、注入終了の直後未だ冷却固化しない間に芯孔型を差し込んで芯孔を成型させるようにしたことを特徴とする眼鏡蔓の蔓先片成形方法。」公報第１頁左欄。
ロ、「本発明は第１図に示す如き金縁眼鏡等における蔓片（Ｓ）の先端に差込まれる蔓先片（Ｔ）を透明合成樹脂材で成形する方法及び装置に関するものである。」
第１頁左欄末行～右欄第２行
ハ、「第２図に示すように先ず金型本体（１）に湯口型（２）を合せて型締めし、次いで摺合せ弁（３）を摺動させて湯口型（２）の通孔（２ｂ）を閉鎖した状態のもとで湯道（２ａ）を介して型穴（ｌａ）内に熱可塑性熔融樹脂を注入したる後摺合せ弁（３）を逆に摺動させて通孔（２ｂ）を開口し次に通孔（２ｂ）を介して芯型（４）を摺動させて型穴（ｌａ）内に挿入し冷却硬化させた後引き抜くようにするのである。すると芯型（４）は、型穴（ｌａ）内に充填され、未だ軟かい半熔融樹脂内に挿入されるのであるから従来の如き噴射熔融樹脂の流れの影響を受けることなく、従って湾曲したり或いは振動したりすることはないのであり成型品に同芯状の中空部が形成されるに於いて空気泡が混入することがなくなるから丈夫で美麗な半製製品が極めて容易且つ確実に得られるようになったのである。」同第２頁左
上欄～第２頁右上欄
前記イ、～ハ、の記載事項と図面の記載からみて、引用例１には、蔓片Ｓ先端に挿着される蔓先片Ｔの製造方法において、湯道（２ａ）を介して型穴（１ａ）内熱可塑性熔融樹脂を注入したる後、通孔（２ｂ）を介して芯型（４）を摺動させて型穴（１ａ）内に挿入し冷却硬化させた後引き抜く蔓先片Ｔの製造方法が開示されている。
甲第２号証：特公昭５０－２８１８１号公報（以下、「引用例２」という。）には、例えば、次のような記載がある。
ニ、「予め加熱したプラスチック・テンプルを固定下型に載置してのち、上記下型と着脱自在に嵌合する可動上型を上記プラスチック・テンプルの上から押えてのち強弱二段の力で押圧するシリンダーなどの押圧手段の弱い力で上記上型をプラスチック・テンプルに押圧して、プラスチック・テンプルの外周面を上下型で冷却しながらプラスチック・テンプルの一端より中心部へ予め加熱した棒状の芯金をシリンダーなどの挿込手段で挿し込み、つぎに芯金がプラスチック・テンプルの中へ挿し込まれた後は上記押圧手段の強い力で可動上型をプラスチック・テンプルに押圧してプラスチック・テンプルを整形するようにした眼鏡のつるの芯金挿入方法。」公報第５頁左欄特許請求の範囲の第１項。
ホ、「芯金１をプラスチック・テンプル７へ容易に挿入できるように予め適当な温度に加熱するためのヒーター１４を設けている。該ヒーターは例えば透明なアセテ－トからなるテンプルに芯金を挿入する場合は芯金を２００度Ｃに、不透明なアテートからなるテンプルに挿入する場合は芯金を１２０度Ｃに加熱できるように調節可能なものである。」公報第２頁右欄１９～２６行。
ヘ、「例えばテンプルの素材が透明もしくは不透明なアセテートあるいはニトレイトの場合は１２０～１３０度Ｃにあらかじめ加熱されており」公報第３頁左欄３７～４０行。


甲第３号証：特公昭４０－５９０７号公報（以下、「引用例３」という。）には、予熱されたプラスチック或いはセルロイド等の材料を、上型と下型とで加圧すると同時にその表面部を冷却し、予熱された芯を前記材料に押入させる際芯が確実に冷却されない前記材料の中心線の柔かい部分に沿って押入され、しかる後全体を硬くなる迄冷却する事によって一体化する眼鏡つるの芯入方法。甲第４号証：実公昭４０－７３４２号公報（以下、「引用例４」という。）には、予熱されたプラスチック或いはセルロイド等の材料を、上型と下型とで加圧すると同時にその表面部を冷却し、予熱された芯を前記材料に押入させる際芯が確実に冷却されない前記材料の中心部の柔かい部分に沿って押入され、しかる後全体を硬くなる迄冷却する事によって一体化する眼鏡つるの芯入方法。甲第５号証：特開昭５９一５３８１０号公報（以下、「引用例５」という。）には、例えば、次のような記載がある。
ト、「従来より眼鏡のツルの製造方法としては、１）芯貼加工といわれる方法であるが、樹脂シートに芯金が入る部分を切削加工し、これに芯金をはめ込み接着剤を塗布し、熱プレスにて貼り合わせ加工した樹脂シートを切削加工して眼鏡のツルを製造する方法。２）シューテイング加工といわれる方法であるが、あらかじめ樹脂シートをツルの形に切削加工しておき、加熱した芯金を圧力により樹脂シートに差し込む方法。３）まきモダン加工といわれる方法であるが、射出成形機の金型にあらかじめ芯金を置いておき、樹脂を射出成形にて芯金と耳枠部をインサート成形する方法。４）さしモダン加工といわれる方法であるが、樹脂を射出成形して芯金に入る穴（空間）を有する耳枠部を成形しておき、芯金を挿入して眼鏡ツルを得る方法。」公報第１頁左欄～第１頁右欄。
チ、「眼鏡のツルの製造に際し、その耳枠部材を酢酸繊維素１００重量部に対し可塑剤を５０重量部以上含有する酢酸繊維素樹脂を用いて成形し、且つ挿入される芯金と寸法が同一又は僅かに大きい穴が予じめ設けられた該耳枠部材の穴に芯金を挿入し、６０℃以上の温度雰囲気中に放置し、その後室温まで冷却することを特徴とする眼鏡のツルの製造方法。」公報第１頁左欄。
甲第６号証：特開昭５０－１３３８５１号公報（以下、「引用例６」という。）には、合成樹脂製耳掛体につる金挿入孔を設け、この挿入孔に合成樹脂表面溶解剤を注入して、孔の表面を溶解し、孔に突起又は凹みを設けたつる金の端部を差込み、耳掛体を外部より加熱すると共にしめつけ、加熱、しめつけ作業後耳掛体を冷却して固化し、耳掛体をつる金に固着することを特徴とする合成樹脂製耳掛体を眼鏡のつる金に装着する方法が記載されている。
甲第７号証：実願昭６１－３７１８２号（実開昭６２－１４９０１７号公報）の願書に添付した明細書又は図面の内容を撮影したマイクロフィルム（以下、「引用例７」という。）には、例えば、次のような記載がある。リ、「このプロピオン酸繊維素樹脂は２００℃で金型Ｃのキャビティー内に注入されて成形される。同図中の符号１は異径インサート金型であって、太径部Ｉ１とＩ２との間に細径部Ｉ３を有する。しかして、このインサート金型Ｉは金型Ｃ内のプロピオン酸繊維素樹脂１が１８０℃にまで降温して半流動状態になったときに軸心方向へ打ち込み、１１０℃の柔軟状態になったとき引き抜かれる。すると、当該柔軟状態のプロピオン酸繊維素樹脂１は、帯有する弾力で上記インサート金型Ｉの形状に倣って復元し、太径空洞部２１・２２に挟まれる中間領域に細径空洞部２３を有するテンプル芯孔２を作出することになるのである。」明細書第４頁。
５　対比
請求項１に係る発明と引用例１に記載された発明とを対比すると、前者の「メガネフレームのツル」、「モダン」、「１対の金型」、「金型の開口」、「工具」、「挿着孔」は、夫々後者の「蔓片Ｓ」、「蔓先片Ｔ」、「金型本体１」、「通孔２ｂ」、「芯型４」、「芯孔」に相当するから、両者は、メガネフレームのツルの先
端に挿着されるモダンの製造方法で一致し、
Ａ本件請求項１に係る発明では、所定のプラスチック製板材又は棒材を切断、切削及び研削等の加工を施してモダン外形形状を製作し、該モダンを加熱して１対の金型から成るキャビィティ内にセットしたのに対して、引用例１に記載された発明では、湯道（２ａ）を介して型穴（１ａ）内に熱可塑性熔融樹脂を注入した点、Ｂ本件請求項１に係る発明では、該金型の開口から、加熱した工具を圧入し、圧入後一定時間保持した後、該工具を引き、ツル先端部形状と同一形状の工具により挿着孔を成形するのに対して、引用例１に記載された発明では、通孔（２ｂ）を介して芯型（４）を摺動させて型穴（１ａ）内に挿入し冷却硬化させた後引き抜く点で相違している。
６　当審の判断
そこで、相違点Ａについて検討するに、引用例２には、あらかじめ加熱されたプラスチック・テンプル７を固定下型８と可動上型９との間に載置する旨の記載があり、プラスチック・テンプル７は、何等かの手段で製作されるから、相違点Ａの構成は、引用例２に開示されている。
そして、引用例１及び引用例２は、同一技術分野に属するものであるから、引用例１の熱可塑性熔融樹脂を注入した型穴（１ａ）内の充填物に換えて、引用例２に開示されたプラスチック・テンプル７を適用することは、当業者なら容易に推考できたものと認められる。
次に、相違点Ｂについて検討するに、加熱された工具は、従来周知（例えば、上記引用例２、上記引用例３、上記引用例４等を参照。）の技術手段に過ぎない。それゆえ、請求項１に係る発明は引用例１、引用例２及び周知技術に基づいて、当業者が容易に推考できたものである。
７　むすび
以上のとおりであるから、本件特許発明は、甲第１号証、甲第２号証及び周知技術に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものであり、同法第１２３条第１項第１号に該当し、無効理由２～４に触れるまでもなく無効とすべきものである。審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。よって、結論のとおり審決する。
平成１３年　６月２８日


平成１１年（行ケ）第１６０号　審決取消請求事件
判　　　　決
原　告　　　　　　　ドクトル・インジェニエール・ハー・ツェー・エフ・ポル
シェ・アクチェンゲゼルシャフト
代表者　　　　　　　【Ａ】
訴訟代理人弁護士　　加藤義明、鹿野直子、弁理士　【Ｂ】
被　告　　　　　　　特許庁長官　【Ｃ】
指定代理人　　　　　【Ｄ】、【Ｅ】、【Ｆ】、【Ｇ】
主　　　　文
特許庁が平成１０年審判第８７６１号事件について平成１１年１月２２日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
主文第１項同旨の判決。
第２　事案の概要
１　特許庁における手続の経緯
原告は、名称を「車両のオートマチック伝動装置用回路装置」とする発明（本願発明）につき、１９８８年９月２９日にドイツ連邦共和国においてした特許出願に基づく優先権を主張して、平成１年９月２９日特許出願（特願平１－２５２４８９号）をしたところ、平成１０年２月５日付の拒絶査定があったので、平成１０年６月８日審判の請求をし、平成１０年審判第８７６１号事件として審理された結果、平成１１年１月２２日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決があり、その謄本は平成１１年２月８日原告に送達された。なお、出訴期間として９０日が附加された。
２　本願発明の要旨（特許請求の範囲の請求項１に記載のもの。本判決において、特許請求の範囲に「切り替え」とあるのは、表記の統一上「切り換え」との表記に改めた。）
電子制御装置によって制御される、車両のオートマチック伝動装置用の回路装置
であって、
選択レバーを有し、該選択レバーを第１の切換路内で旋回することによって、自動的に切り換えられる種々のギヤ変速段をあらかじめ選択することができ、前記選択レバー（１）は横路（１２）を介して第２の切換路（１３）に切り換え
ることができ、
該第２の切換路（１３）は前記第１の切換路（２）に対して平行であり、選択レバー（１）を第２の切換路（１３）内で旋回することによって伝動装置の前進変速段（１，２，３，４）がマニュアルで切換可能である、車両のオートマチ
ック伝動装置用の回路装置において、
制御装置（１１）が設けられており、
該制御装置は、センサ（１４）により制御される切換ユニット（２３，２４）を
有し、
前記センサ（１４）は、第１の切換路（２）から第２の切換路（１３）への切換
を検出し、
前記切換ユニットによって、選択レバー（１）が第１の切換路（２）から第２の切換路（１３）にシフトされる際、その時点で投入されているギヤ変速段（ｋ）が少なくとも次の条件が満たされるときそのまま維持される、すなわち、駆動内燃機関（１８）の回転数（ｎｍｏｔ）が上側限界回転数（ｎｍａｘ）を未
だ上回っていないか、または
下側限界回転数（ｎｍｉｎ）を未だ下回っていないか、または第２切換路（１３）内で選択レバー（１）が未だ旋回されないとき、そのまま維持される、ことを特徴とする、車両のオートマチック伝動装置用の回路装置。
３　審決の理由の要点
(1)　本願発明の要旨
前項のとおりと認める。
(2)　引用例記載の発明
これに対して、原査定において平成９年１月８日付けで通知した拒絶の理由で引用した、本件出願前の頒布刊行物である「自動車技術」Vol.41，No.2，（１９８７年２月１日、社団法人自動車技術会発行）の２５５頁～２６４頁（引用例イ）には、本願発明と同一の技術分野に属するものと認められる車両の自動変速装置用の回路装置が記載されており、特にその２６２頁左欄１１行～１６行及び図５，図１０に、以下の事項が記載されている。
（構成要件の名称は、対応の明らかなものについては本願発明の構成要件の名称に読み替え、必要に応じて引用例イに記載の発明の構成要件の名称あるいは符号、図番をかっこ内に記載する。）
「電子制御装置によって制御される、車両のオートマチック伝動装置用の回路装置（図５参照。）であって、
選択レバー（図５，図１０参照。）を有し、該選択レバーを第１の切換路内で旋回することによって、自動的に切り換えられる種々のギヤ変速段をあらかじめ選択
することができ、
前記選択レバーは第２の切換路に切り換えることができ、該第２の切換路は前記第１の切換路に対して直角であり（図５，図１０参照。）、
選択レバーを第２の切換路内で旋回することによって伝動装置の前進変速段がマニュアルで切換可能である、車両のオートマチック伝動装置用の回路装置におい
て、
制御装置（図５の駆動系コンピュータ参照。）が設けられており、該制御装置は、切換ユニット（図５のギヤ制御、クラッチ制御参照。）を有し、前記切換ユニットによって、選択レバーが第１の切換路から第２の切換路にシフトされる際、その時点で投入されているギヤ変速段がそのまま維持される、すなわ
ち、
第２切換路内で選択レバーが未だ旋回されないとき、そのまま維持される、車両のオートマチック伝動装置用の回路装置。」
(3)　本願発明と引用例イ記載の発明の対比
本願発明と引用例イ記載の発明とを比較してみると、両者は以下の３点において相違し、その他は一致している。
Ａ　本願発明においては、「選択レバー（１）は横路（１２）を介して第２の切換路（１３）に切り換えることができ、該第２の切換路（１３）は第１の切換路
（２）に対して平行」であるのに対し、
引用例イ記載の発明においては、その図５，図１０からみて「選択レバーは第２の切換路に切り換えることができ、該第２の切換路は前記第１の切換路に対して直角」である点。（相違点Ａ）


Ｂ　本願発明においては、「制御装置は、センサ（１４）により制御される切換ユニット（２３，２４）を有し、センサ（１４）は、第１の切換路（２）から第２
の切換路（１３）への切換を検出する」のに対し、
引用例記載の発明においては、切換を検出するセンサについては明示の記載がなく、「制御装置は、切換ユニットを有する」ものである点。（相違点Ｂ）Ｃ　本願発明においては、切換ユニットによって、選択レバー（１）が第１の切換路（２）から第２の切換路（１３）にシフトされる際、その時点で投入されているギヤ変速段（ｋ）がそのまま維持される条件を、少なくとも次の条件、「駆動内燃機関（１８）の回転数（ｎｍｏｔ）が上側限界回転数（ｎｍａｘ）を未だ上回っていないか、または下側限界回転数（ｎｍｉｎ）を未だ下回っていないか、または第２切換路（１３）内で選択レバー（１）が未だ旋回されないとき」が
満たされるとき、としているのに対し、
引用例イ記載の発明においては、引用例イの２６２頁左欄１１行～１４行の「「Ｄ」位置から「ＨＯＬＤ」位置にすると「Ｄ」位置の時のギヤが保持され、この位置にてレバーを「ＵＰ」方向又は「ＤＯＷＮ」方向に押すごとに一段ずつ「シフトアップ」又は「シフトダウン」される。」という記載からみて、対応する条件が、「第２切換路内で選択レバーが未だ旋回されないとき」である点。（相違点Ｃ）
(4)　相違点Ａについての審決の判断
原査定において平成９年１月８日付けで通知した拒絶の理由で引用し、本件に係る特許出願前に頒布された刊行物である特開昭６０－２５２８５３号公報（引用例ロ）には、その第８図（ｂ）に、本願発明と同一の技術分野に属するものと認められる車両の自動変速装置用の選択レバー１０２が第１の切換路と第２の切換路とが横路を介して切り換えることができ、かつ、第１の切換路と第２の切換路が平行である選択レバー１０２の切換路が記載されている。
そして、オートマチック伝動装置においてマニュアルでも変速可能とする課題の共通性からみて、引用例イに記載された車両のオートマチック伝動装置用の互いに直角である第１の切換路と第２の切換路に代えて、引用例ロ記載の互いに平行な切換路及び横路を採用することは、単なる選択事項であり、当業者において困難はない。
(5)　相違点Ｂについての審決の判断
引用例イには、明文の記載として選択レバーの第１の切換路と第２の切換路との切り換えを検出するセンサはないが、引用例イの２６２頁左欄１１行～１４行には、「「Ｄ」位置から「ＨＯＬＤ」位置にすると「Ｄ」位置の時のギヤが保持され、この位置にてレバーを「ＵＰ」方向又は「ＤＯＷＮ」方向に押すごとに一段ずつ「シフトアップ」又は「シフトダウン」される。」
と記載されている。
この記載からみると、セレクトレバーを「Ｄ」位置から「ＨＯＬＤ」位置にすると「Ｄ」位置の時のギヤ、すなわち、セレクトレバーの動作前に使用されていた１速ないし昀高段速のギヤのいずれかがそのまま保持されることは明らかである。そして、セレクトレバーを「ＨＯＬＤ」位置に動作させたとき、その時点（レバーを「ＵＰ」方向又は「ＤＯＷＮ」方向に押さない時点）で使用されていたギヤが
保持されるのであるから、そのためには、
「セレクトレバーを「ＨＯＬＤ」位置に動作させたことを検知するセンサー。」が必要であることは当業者において明らかである。
したがって、相違点Ｂは、引用例イ記載の発明において必須の構成で、かつ、自明の構成でもあるセンサーを本願発明において明記したものにすぎず、当業者が容易に想到可能な記載上の相違にすぎない。
(6)　相違点Ｃについての審決の判断
相違点Ｃに係る、
「選択レバー（１）が第１の切換路（２）から第２の切換路（１３）にシフトされる際、その時点で投入されているギヤ変速段（ｋ）がそのまま維持される条件」
として、
「駆動内燃機関（１８）の回転数（ｎｍｏｔ）が上側限界回転数（ｎｍａｘ）を未
だ上回っていないか、または
下側限界回転数（ｎｍｉｎ）を未だ下回っていないか、」を条件とする点は、課題としては内燃機関の過大回転あるいは過小回転による支障をなくするために通常実施される周知のものである。（自動変速モードではあるが、引用例ロの４頁左下欄～右下欄における記載（イ）（ロ）（ハ）参照。）そして、引用例ロの８頁左下欄～右下欄に強制シフト（本願発明の第２の切換路におけるシフトに相当。）のときの制御として、概略次の事項が記載されている。「（３）シフトアップするとエンジン回転数が・・・アイドリング回転数以下になるかどうかを判定する。・・・」、
「（４）現ギヤ段からシフトダウンするとオーバーレブするかどうか判定する。・・・オーバーレブするときには次の判定に移る。」、「（５）オーバーレブするとタイマーが作動を開始する・・・タイマーを１秒程度作動させ、その１秒間のみシフトダウンする。・・・」旨の記載があり、引用例ロ記載の発明においても、過大回転あるいは過小回転による支障をなくするよう、本願発明と同じ条件のとき、ギヤ変速段がそのまま維持するか、タイマーで短時間のみ変速するように制御している。そして、過大回転となるときに、引用例ロ記載の発明のようにタイマーによる制御を行わず、単にシフトダウンを行わないようにすることは、単なる構成の一部削除（タイマーで短時間のみ変速するような制御を行わないこと。）により容易にできる設計変更である。
よって、相違点Ｃは引用例ロ記載の発明から容易に想到し得る程度の設計変更である。
(7)　審決のむすび
以上のとおりであるから、本願発明は、引用例イ及び引用例ロに記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。
第３　原告主張の審決取消事由
１　取消事由１（相違点Ａの判断の誤り）


(1)　引用例イの切換路（別紙図面２（引用例イ）参照）には、第１切換路から第２の切換路へ明確に分離している本願発明の横路に相当する部分が存在せず、例えばＨＯＬＤの位置からドライブＤの位置に切り換えようとするとき誤ってニュートラルのＮの位置に切り換えられる可能性があり、自動車の惰性による走行状態となり自動車は急速に速度低下し、後続車による追突の危険が生ずるおそれがある。これに対して本願発明では、選択レバー１を第２の切換路から第１の切換路に切り換える場合、横路により規制されてドライブＤの位置にしか入らず、ニュートラルの位置Ｎに入る誤操作は絶対生じない（別紙図面１（本願発明）参照）。(2)　引用例ロの第８図（ｂ）（別紙図面３（引用例ロ）参照）と、シフトアップポジションやシフトダウンポジションで自動変速レバーから手を離せば自動的にばね力によりドライブポジションに復帰するとの記載（引用例ロ５頁左下欄１０～１５行）からみて、引用例ロ記載の発明では、ドライブポジションＤの黒点位置とシフトアップ、ダウンポジションの黒点とを結ぶ直線に沿って切換運動が行われるとみるのが昀も合理的であるから、自動変速レバーの切換路はＶ字形の切換路となる。
そして、シフトアップもシフトダウンもＤのときから１段だけしか行えず、Ｖ字形の路をとるから、Ｄ⇔ＳＨＩＦＴ　ＵＰ，Ｄ⇔ＳＨＩＦＴ　ＤＯＷＮの２つの切換路があるとみることもでき、かつ、両切換路はＮ⇔Ｄ切換路とは平行でない。したがって、引用例イのドライビングポジションＤのところに引用例ロの横倒しＴ字形開口部を連接させた場合にはＨＯＬＤ位置をとれなくなり、また、移動経路はＤを底としたＶ字状になりシフトアップ、ダウンを連続して行うことができない方式であって、単にドライビングポジションの時のギヤ段より一段だけギヤ段を上げるか下げることができるものが得られるにすぎない。(3)　以上のとおり、審決は、相違点Ａについて判断するに当たり、引用例ロの技術内容を誤認し、その結果、本願発明と引用例イとの間の相違点Ａに関する判断を誤ったものである。
２　取消事由２（相違点Ｂの判断の誤り）
(1)　引用例イのうち審決引用の２６２頁左欄１１行～１４行に記載された動作を実現するためには、引用例イについて、「セレクトレバーを「ＨＯＬＤ」位置に動作させたことを検知するセンサーが必要である」とはいえず、このセンサーが必要であることは当業者において明らかであるとした審決の判断は誤りである。すなわち、セレクトレバーと連動して回転するディスクカムを設けディスクカムの作動突起の形状としてＤ位置に来たときスイッチをオンにしＨＯＬＤ位置まで、そのオンの状態を保つよう突起幅を選べば、Ｄ位置からＨＯＬＤ位置に移動させたことを検知するセンサは必要としない。そして、引用例イの同頁左欄３６～３７行の「尚、「Ｒ」「Ｎ」「Ｄ」「ＨＯＬＤ」のレバー位置検出には数本のスライド式接点によるパラレル信号を用い、」との記載からすると、引用例イにおいては、上記のようなスイッチを意図しているものであることは明らかである。しかも、ＨＯＬＤ位置にセンサを設けたとしても、第１の切換路から第２の切換路への切換を検出することはできない。すなわち、それは、セレクトレバーを第１の切換路から第２の切換路へ切り換えて、ＨＯＬＤ位置に来たのか、ＳＨＩＦＴＵＰ位置からＨＯＬＤ位置に戻って来たのか、ＳＨＩＦＴＤＯＷＮ位置からＨＯＬＤ位置に戻って来たのか、一義的に決定できないからである。さらに、引用例イに記載のところによれば、ＨＯＬＤ位置でＤ位置のギヤが保持されるだけであるが、本願発明においては、ニュートラル中央位置（ＨＯＬＤ）では、引用例イとは異なり内燃機関の回転数が上側限界回転数を上回っていたり、及び下側限界回転数を下回っていれば、Ｄ位置のギヤ段は保持されずシフトアップないしシフトダウンされるのである。
(2)　したがって、相違点Ｂにおける、本願発明の第１の切換路から第２の切換路への切換を検出するセンサは、引用例イに記載のものから当業者が容易に想到可能なものではなく、これを、当業者が容易に相当可能な記載上の相違にすぎないとした審決の判断は誤りである。
３　取消事由３（相違点Ｃの判断の誤り）
(1)　本願発明においては、切換ユニットにおいて選択レバーが第１の切換路から第２の切換路にシフトされる際その時点で投入されているギヤ変速段が維持される
条件として、
ａ．駆動内燃機関（１８）の回転数（nmot）が上側限界回転数（   nmax）を未
だ上回っていないか、
ｂ．下側限界回転数（nmin）を未だ下回っていないか、ｃ．第２切換路（１３）内で選択レバー（１）が未だ旋回されないとき、を設定している。本願発明のこの条件は、選択レバーをＨＯＬＤ位置にするとＤ位置の時のギヤ段が保持されるのみである引用例イに記載のものの条件とは異なる。(2)　また、本願発明では、ａ～ｃの条件が一つでも満たされないときにはギヤ変速段の維持が行われず、切換が行われる。つまり、選択レバーが未旋回であって
も、
①　駆動内燃機関（１８）の回転数（nmot）が上側限界回転数（   nmax）を上回っている場合、Ｄ位置のときのギヤ段が保持されず、②　駆動内燃機関（１８）の回転数（nmot）が下側限界回転数（   nmin）を下回っている場合も、Ｄ位置のギヤ段が保持されない。
したがって、本願発明のこの条件は、ギヤ段が保持される引用例イ記載のものとは異なるものである。
(3)　引用例ロに記載の発明は、選択レバーが第１の切換路から第２の切換路にシフトされる瞬時投入されているギヤ変速段を維持しておく構成を具備しないもの、すなわち、第２の切換路内で選択レバーを旋回しないときの位置を有しないものであり、本願発明のギヤ変速段を保持する条件は、引用例ロには記載されていない。
また、引用例ロには、


「（２）自動変速レバー１０２がシフトアップポジションＳＨＩＦＴ　ＵＰに入っているかシフトダウンポジションＳＨＩＦＴ　ＤＯＷＮに入っているかを判定する。シフトアップポジションに入っていれば次の（３）の判定に移り、シフトダウンポジションに入っていれば後の（４）の判定に移る。」（８頁左下欄４行～９行）、
と記載されているから、引用例ロに記載の発明では、自動変速レバー１０２が既にシフトアップポジション、シフトダウンポジションに入った後に判断をしていることが明らかである。
したがって、引用例ロにおいては、選択レバーをシフトアップ、ダウンに切り換えた後で、しかも現ギヤ段から１段シフトアップ、ダウンしたときのエンジン回転数を判定に利用しているのであって、本願発明のように、現在投入されている変速段において条件をチェックすることは行われていない。引用例ロに記載の発明から本願発明のチェック条件を導入することは、当業者が容易に想到し得る程度の設計変更には当たらない。これに反する前提の下に相違点Ｃについてした審決の判断は誤りである。
(4)　被告提出の乙第１号証（特開昭６３－２１９９４７号公報）及び乙第２号証（特開昭６２－３７５５５号公報）に示すものは、そもそもＨＯＬＤレンジから出発してシフトアップまたはシフトダウンの切換を行うために選択レバーを旋回する構成のものではない。
したがって、引用例イに記載のもののＨＯＬＤ位置でＤ位置のときにある速度段に固定保持し、そこから選択レバーをシフトアップ又はシフトダウンのため旋回する構成のものに、乙第１号証、乙第２号証に示されている構成を組み合わせるという構想は当業者には生じない。ドライバーは選択レバーを介して変速段の切換による直接介入制御により、過大回転を回避できるからである。
第４　審決取消事由に対する被告の反論
１　取消事由１に対して
(1)　引用例ロの第８図（ｂ）によれば、二つの通路を切り換えることのできる通路（車両進行方向からみて「横路」）が存在することが認められる。そして、レバーを案内したり誘導する溝は、レバーの溝を特定の範囲で規制するためのものであって、仮に溝の幅に遊びがあっても、その遊びによるレバーの動きを以て通路や横路の形状とみることに合理性はなく、選択レバーがＶ字状の移動経路を通るようなことは引用例ロに記載されているとはいえない。(2)　第２の切換路内の選択レバーの機能は、引用例イに記載されており、引用例ロから引用した点は、審決が認定したとおり「・・・選択レバー１０２が第１の切換路と第２の切換路とが横路を介して切り換えることができ、かつ、第１の切換路と第２の切換路が平行である選択レバー１０２の切換路が記載されている。」点である。
そして、引用例イ記載の発明に引用例ロ記載の発明を適用すれば、通路の形状としては原告も認めるような形状となり、「・・・前記選択レバー（１）は横路（１２）を介して第２の切換路（１３）に切り換えることができ、該第２の切換路（１３）は前記第１の切換路（２）に対して平行であり、選択レバー（１）を第２の切換路（１３）内で旋回することによって伝動装置の前進変速段（１，２，３，４）がマニュアルで切換可能である」という選択レバーの通路が容易に想到し得るものである。
２　取消事由２に対して
(1)　審決で適示した引用例イの記載（２６２頁左欄１１～１４行）からみると、第１の切換路（Ｒ－Ｎ－Ｄの切換路）と第２の切換路（ＤＯＷＮ－ＨＯＬＤ－ＵＰの切換路）との切換時に、選択レバーが第２の切換路に移動されたことを検知することが前提とされているから、当該「検知すること」は、本願発明における、「センサ（１４）は、第１の切換路（２）から第２の切換路（１３）への切換を検出し、」（請求項１の記載）という構成に相当するものであり、センサーの設けられている位置自体は明らかでなくても、少なくともセレクトレバーをＨＯＬＤ位置に動作させたことを検知することができるものである。
そして、セレクトレバーをＤ位置からＨＯＬＤ位置にすると、セレクトレバーの動作前に使用されていた１速ないし昀高段速のギヤのいずれかがそのまま保持されることは明らかである。
３　取消事由３に対して
(1)　審決は、本願発明の条件ｃ（第２切換路（１３）内で選択レバー（１）が未だ旋回されないとき）は、根拠を挙げた上で引用例イに既に記載されていると認定している。
(2)　本願発明の条件ａとｂは、内燃機関に過大回転や過小回転が生じることを防止するために設けられる周知の条件にすぎない。
すなわち、この引用例ロ記載の周知の手段は自動変速モード（Ｄレンジ）において適用されているが、本願発明においては第２の切換路１３（手動で変速可能なモードの切換路）における変速段において適用されている点で一応の相違があることを認めた上で、内燃機関の破損を招く過大回転や内燃機関の停止を招く過小回転を防止する制御を行うことは自動変速モードにおいては周知であるとしたものである。
そして、引用例ロには、手動で変速可能なモードにおいても、シフトアップ時やシフトダウン時ではあるが、内燃機関の過大回転あるいは過小回転が生じないよう制御する点が記載されているから、これを引用例イ記載の保持されたギヤ段（引用例イ２６２頁左欄１２行～１５行の記載参照）に適用して、該保持されたギヤ段において内燃機関の破損や停止を防止する条件を定め、条件が満たされるとき（内燃機関の過大回転や過小回転が生じないとき）には特段の制御をせずにそのままの変速段を維持するようにし、条件が満たされないとき（内燃機関が過大回転あるいは過小回転するとき）には内燃機関の破損や停止を防止するよう変速制御する程度のことは、内燃機関の破損や停止が望ましくないことが自明である点からみて、容易に想到し得るとしたものである。
(3)　このように、審決は、引用例イ記載の発明には本願発明のギヤ変速段がそのまま維持される３つの条件がすべて記載されているわけではないことを認めた上で、引用例イ記載の発明に引用例ロ記載の発明を適用することにより、本願発明のような３つの条件を規定することは、容易に想到できる程度のこととしたものである。


(4)　自動的に変速を行うＤレンジにおいては、通常、内燃機関の過大回転や過小回転による問題は自動的に回避できるものの、３速、２速、１速レンジに選択レバーを旋回した場合には、すなわち、適宜の変速レンジのまま走行した場合には、内燃機関の過大回転や過小回転による問題が生じ得ることは自明である。本願発明も、選択レバ－が第１の切換路から第２の切換路にシフトされる際、その直前にＤレンジにおいて選択されていたギヤ段が維持されるものであり、そのような場合の内燃機関の過大回転や過小回転に対する安全対策は、周知のものである。
例えば、
①　乙第１号証（特開昭６３－２１９９４７号公報）に、その出願時における従来技術の説明として、「１速または２速のホールドレンジを選択した場合でも、車速が所定値以上のときには強制的にアップシフト操作してエンジンの過回転を防止するようにした装置が知られている。」が記載されており、②　乙第２号証（特開昭６２－３７５５５号公報）に、「ホールドレンジにおいて走行不能な車速に低下した場合にシフトダウンを行う手段を設けた自動トランスミッション」と記載されていることからも明らかである。(5)　これらの点からみて、本願発明に係るａ，ｂの条件のときにギヤ変速段を維持し、条件が満たされなければギヤ変速段を維持しないようなことは課題としては自明のものであるといえる。そしてその解決手段も周知であるから、「相違点Ｃは引用例ロ記載の発明から容易に想到し得る程度の設計変更である。」とした審決の判断に誤りはない。
第５　当裁判所の判断
１　相違点Ｂの判断について
(1)　本願発明の特許請求の範囲請求項１の記載によれば、本願発明は、①　第１の切換路が自動変速であり、第２の切換路は手動による前進変速段の切
換であること、
②　センサが選択レバーの第１の切換路から第２の切換路への切換を検出するこ
と、
③　ギヤを維持するための３つの条件、
ａ．駆動内燃機関（１８）の回転数（nmot）が上側限界回転数（   nmax）を未
だ上回っていないか、又は
ｂ．下側限界回転数（nmin）を未だ下回っていないか、又はｃ．第２切換路（１３）内で選択レバー（１）がいまだ旋回されないとき、の判断が、選択レバーが第１の切換路から第２の切換路にシフトされる際に行われ
るものであること、
以上の構成を採用しているものであり、本願発明のセンサは、選択レバーの第１の切換路から第２の切換路への切換を検出するものであることが明らかである。(2)　これに対し、甲第５号証によれば、引用例イのセレクト（選択)レバーのＨＯＬＤ位置に至る動きとして、Ｄ→ＨＯＬＤ、ＨＯＬＤ→ＵＰ→ＨＯＬＤ、ＨＯＬＤ→ＤＯＷＮ→ＨＯＬＤの三種類の状況が考えられるが、いずれの状況においても、ＨＯＬＤ位置では直前に選択されていたギヤ変速段を保持するだけで変わりはないから、引用例イにおいては、その三種類の区別を検出する必要がないことが自明である。そして、甲第５号証（引用例イ）によれば、引用例イには、「尚、「Ｒ」「Ｎ」「Ｄ」「ＨＯＬＤ」のレバー位置検出には数本のスライド式接点によるパラレル信号を用い、誤判定による誤作動の発生を防止している。」（２６２頁３６～３８行）との記載があることが認められるから、選択レバーはＨＯＬＤ位置に存在するか否かを検出するセンサーであって、ＤからＨＯＬＤへの選択レバーの移動を検出するセンサーではない。
したがって、引用例イに記載の発明において「「セレクトレバーを「ＨＯＬＤ」位置に動作させたことを検知するセンサー。」が必要であることは当業者において明らかである。」とした、相違点Ｂの判断中の審決の認定は誤りである。(3)　以上の相違点Ｂに関する本願発明の構成と引用例イの記載から認められる技術的事項とを対比すると、相違点Ｂは当業者が容易に想到可能な記載上の相違にすぎないと認めることはできず、「相違点Ｂは、引用例イ記載の発明において必須の構成で、かつ、自明の構成でもあるセンサーを本願発明において明記したものにすぎず、当業者が容易に想到可能な記載上の相違にすぎない」とした審決の判断は誤りである。
(4)　なお、本願発明の構成を別の視点からみて整理すると、本願発明は、
「選択レバーが第２の切換路で未旋回であっても、
ａ′駆動内燃機関（１８）の回転数（nmot）が上側限界回転数（   nmax）を上
回っているか、又は、
ｂ′下側限界回転数（nmin）を下回っている場合は、
ギヤ変速段が切り換えられる、」
という構成を採用するものと解釈することができる。この点は原告が主張するところであり、被告も、選択レバーが未旋回であってもギア変速段が切り換えられる場合のあることについては争っていない。
上記相違点Ｂに関する判断は、本願発明のこの解釈に基づけば理解しやすいし、この解釈は、もとより、甲第２ないし第４号証（願書、平成９年８月２２日付け及び平成１０年７月８日付け手続補正書）の本願明細書の記載と矛盾するものではない。そして、甲第４号証によれば、本願発明の平成１０年７月８日付け手続補正書
に明細書の補正として
「　上記課題は本発明により、次のように構成して解決される。すなわち、制御装置が設けられており、該制御装置は、センサにより制御される切換ユニットを有し、前記センサは、第１の切換路から第２の切換路への切換を検出し、前記切換ユニットによって、選択レバーが第１の切換路から第２の切換路にシフトされる際、その時点で投入されているギア変速段が少なくとも次の条件が満たさ
れるときそのまま維持される、すなわち、
駆動内燃機関の回転数が上側限界回転数を未だ上回っていないか、または
下側限界回転数を未だ下回っていないか、または
第２切換路内で選択レバーが未だ旋回されないとき、そのまま維持されるように構成して解決される。


このような構成を採用したことの利点は、運転者が選択レバーを一方の通路から他方の通路に切り換え、未だ第２の通路内で旋回を行わずにシフトアップないしはシフトダウンのタイミングを見計らっているときに不所望のギヤ切換が回避されることである。これにより運転者は、マニュアルギヤの車を操作しているのと同様の操作感覚が得られる。」
との記載があることが認められる。この記載も併せ考慮すると、本願発明は、選択レバーを第１の切換路から第２の切換路に切り換えた際、未旋回位置でギアシフトが起こることを前提として、センサーにより制御される切換ユニットによって、原則的にはギヤが維持され、ギアシフトが回避されるようにすることを本願発明の目的としているものということができ、上記解釈による構成もその目的に沿うものとして理解することができる。もっとも、この解釈は、本願明細書の記載から一目瞭然に判明するとはいい難い点もあるので、別の機会に明細書の記載の補正がされることが望ましい。
２　相違点Ｃの判断について
(1)　審決は、「相違点Ｃに係わる、・・・を条件とする点は、課題としては内燃機関の過大回転あるいは過小回転による支障をなくするために通常実施される周知のものである。（自動変速モードではあるが、引用例ロの４頁左下欄～右下欄における記載（イ）（ロ）（ハ）参照。）」と認定している。(2)　甲第６号証（引用例ロ）によれば、引用例ロの特許請求の範囲の(1)には、「（イ）自動変速レバーからのドライブポジション信号が、運転状況に応じた昀適な前進ギヤ段に入れてオートドライブにするような指令である場合には、その時点のエンジン回転数が、エンジン回転数とアクセル開度の関係から求まる低域回転数と高域回転数との間の回転数である常用回転数領域内に入るか否かを判定し、常用回転数領域内であれば現ギヤ段を保持するようにクラッチ自動制御装置及びトランスミッション切換装置を制御し、常用回転数領域外であればエンジン回転数が常用回転数領域内になるようなギヤ段のうちの高位のギヤ段を選出し、この選出したギヤ段ヘギヤ切換を行うようにクラッチ自動制御装置及びトランスミッション切換装
置を制御し、
（ロ）自動変速レバーからのドライブポジション信号が、現ギヤ段に対して強制的にギヤ段を上げるような指令である場合には、ギヤ段を上げた場合にエンジン回転数がアイドリング回転数より小さくならないことを条件に、ギア段を上げるようクラッチ自動制御装置及びトランスミッション切換装置を制御し、（ハ）自動変速レバーからのドライブポジション信号が、現ギヤ段に対して強制的にギヤ段を下げるような指令である場合には、ギヤ段を下げた場合にエンジン回転数が過回転にならないことを条件に、ギヤ段を下げるようクラッチ自動制御装置及びトランスミッション切換装置を制御することを特徴とする自動変速システム。」と記載されていることが認められる。
(3)　そして、この記載から、常用回転数領域に入っていれば内燃機関の破損や停止を招くことがないということはいえるとしても、常用回転数の上限と下限が内燃機関の破損や停止を招く回転数と同じ回転数であると認めるのは困難である。上記（イ）の記載によれば、引用例ロに記載の発明においてオートドライブ（自動変速）において実現されているのは、常用回転数領域内に入るか否かの判定と常用回転数に入るようにする制御にとどまるから、引用例ロの上記記載から、被告の主張するように「内燃機関の破損を招く過大回転や内燃機関の停止を招く過小回転を防止する制御を行うこと」は自動変速モードにおいては周知である、と認めることはできない。
(4)　また、上記（ロ）、（ハ）の記載は手動によるギヤの強制切換についての説明であるから、（ロ）と（ハ）の記載から、内燃機関の破損を招く過大回転や内燃機関の停止を招く過小回転を防止する制御を行うことは「自動変速モードにおいては周知である。」と認めることもできない。
(5)　前記１(1)でみたとおり、本願発明は、ギヤを維持するために、ａ．駆動内燃機関（１８）の回転数（nmot）が上側限界回転数（   nmax）を未だ上回っていないこと、ｂ．下側限界回転数（nmin）を未だ下回っていないことを条件として挙げている。
審決が相違点Ｃについて判断した説示からすると、審決は、過大回転をオーバーレブ回転数以上と、過小回転をアイドリング回転数以下との意味で理解して、審決が認定した引用例ロの（３）、（４）の記載、すなわち、「（３）シフトアップするとエンジン回転数が・・・アイドリング回転数以下になるかどうかを判定する。・・・
（４）現ギヤ段からシフトダウンするとオーバーレブするかどうか判定する。・・・オーバーレブするときには次の判定に移る。」との記載の構成が、本願発明のａ、ｂと同じ条件であると認定しているものと理解される。
しかしながら、甲第６号証（引用例ロ）によれば、引用例ロの記載「（３）～
（５）」の前の８頁左下欄２～９行に、
「（１）車速が３㎞／ｈ以上で強制シフト変更の指示があったときにこのサブルーチンに入る。
（２）自動変速レバー１０２がシフトアップポジションＳＨＩＦＴ　ＵＰに入っているかシフトダウンポジションＳＨＩＦＴ　ＤＯＷＮに入っているかを判定する。シフトアップポジションに入っていれば次の（３）の判定に移り、シフトダウンポジションに入っていれば後の（４）の判定に移る。」と記載されていることが認められる。この記載によれば、審決が認定した引用例ロの（３）、（４）の判定は、自動変速レバーが既にシフトアップポジションあるいはシフトダウンポジションに入った後（すなわち強制シフトアップあるいはダウンの指令が出された後）にされるものであることが明らかである。(6)　これに対し、本願発明では、条件ａ～ｃの判断は選択レバーが第１の切換路から第２の切換路にシフトされる際に行われるものであることは前示のとおりであるから、いまだ強制シフトアップ、ダウンの指令は出されておらず、強制シフトアップ、ダウンの指令が出された後にされる引用例ロの判定（３）、（４）の条件が、本願発明の上記ａ、ｂと同じ条件であるということはできない。すなわち、本願発明では、第１の切換路から第２の切換路への切換えを検出するセンサにより制御される切換ユニットによって条件ａ、ｂ、ｃが判断されるものであり、その判断結果により選択レバーは未旋回の状態（条件ｃ）をとることができるので、条件判断時には強制シフトアップあるいはダウンの指令は出されていない。そして、その指令が出されない以上、第２の切換路では強制シフトアップあるいは強制シフトダウンは実行されないから、「シフトアップすると・・・」、「シフトダウンすると・・・」というギヤシフトを仮定して、アイドリング回転数以下になるかオーバーレブする回転数になるかの判断は、選択レバーが未旋回の状態おいては必要がないものである。


平成１１年（行ケ）第４２８号　特許取消決定取消請求事件
平成１３年５月１５日口頭弁論終結
判　　　　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　　国産部品工業株式会社
訴訟代理人弁理士　　　　柳　野　隆　生
被　　　　　　告　　　　特許庁長官　及　川　耕　造
指定代理人　　　　　　　和　田　雄　二
同　　　　　　　　　　　舟　木　　　進
同　　　　　　　　　　　大　野　覚　美
同　　　　　　　　　　　大　橋　良　三
主　　　　　　　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
特許庁が平成１０年異議第７３３３０号事件について平成１１年１０月２９日にした決定を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「シール構造」とする特許第２６９７５６９号の特許（平成５年８月３１日に特許出願，平成９年９月１９日に特許権設定登録，以下「本件特許」といい，その発明を「本件発明」という。）の特許権者である。石川ガスケット株式会社から，本件特許について特許異議の申立てがあり，その申立ては，平成１０年異議第７３３３０号事件として審理された。この審理の過程で，原告は，願書に添付した明細書の訂正（以下「本件訂正」という。）を請求したが，特許庁は，訂正を認めず，平成１１年１０月２９日に「特許第２６９７５６９号の請求項１ないし２に係る特許を取り消す。」との決定をし，同年１１月２２日にその謄本を原告に送達した。
２　本件特許請求の範囲
(1)　本件訂正前の特許請求の範囲
①　請求項１
自動変速機のコントロールバルブユニットのセパレートプレートとバルブボディ間を液密状又は気密状にシールするシール構造であって，前記バルブボディに対するセパレートプレートの合わせ面に，バルブボディに形成した油溝や溝部側へ露出しないようにバルブボディの合わせ面に応じたパターンで，パターン印刷によりシール層を形成したことを特徴とするシール構造。（以下，この発明を「本件発明１」という。）
②　請求項２
前記シール層を凹版印刷又はスクリーン印刷により形成し，その厚さを５／１０００mm以上に設定したことを特徴とする請求項１に記載のシール構造。（以下，この発明を「本件発明２」という。）
(2)　本件訂正後の特許請求の範囲
①　請求項１
油溝や溝部を有するバルブボディと，油溝や溝部により油圧回路が形成されるように，バルブボディに取付けられるセパレートプレートとを備えた自動変速機のコントロールバルブユニットにおける，セパレートプレートとバルブボディ間を油密状にシールするシール構造であって，前記バルブボディに対するセパレートプレートの合わせ面に，バルブボディに形成した油溝や溝部側へ露出しないようにバルブボディの合わせ面に応じたパターンで，パターン印刷により，厚さ１／１００～５／１００㎜のシール層を形成したことを特徴とするシール構造。（以下，この発明を「訂正発明１」という。）
②　請求項２
前記シール層を凹版印刷又はスクリーン印刷により形成したことを特徴とする請求項１記載のシール構造。（以下，この発明を「訂正発明２」という。）
３　決定の理由の要点
別紙決定書の理由の写しのとおり，(1)訂正発明１，２は，いずれも，特開昭６１－１０９９６９号公報（甲第４号証，以下「刊行物１」という。）記載の発明（以下「引用発明」という。）並びに米国特許第３４７７８６７号明細書（甲第５号証，以下「刊行物２」という。）及び米国特許第４６５９４１０号明細書（甲第６号証，以下「刊行物３」という。）に記載された周知の技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法２９条２項の規定に該当し，特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから，特許法１２０条の４第３項で準用する同法１２６条４項に適合しないので，本件訂正は認められない，としたうえで，(2)本件発明１，２は，いずれも，引用発明並びに刊行物２，３，米国特許第４１８１３１３号公報（甲第７号証，以下「刊行物４」という。），特開昭６２－２４９７８６号公報（甲第８号証，以下「刊行物５」という。），及び実願昭５４－１０４９７０号（実開昭５６－２１６５０号）の願書とこれに添付された明細書及び図面のマイクロフィルム（甲第９号証，以下「刊行物６」という。）に記載された周知の技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって，これらに係る特許は，いずれも，特許法２９条２項の規定に違反してされたものであるから，取り消されるべきものである，と認定判断した。
第３　原告主張の決定取消事由の要点


決定の理由中，「Ⅰ．手続の経緯」，「Ⅱ．訂正の適否について」のうち，「１．訂正請求書の補正の適否について」，「２．訂正明細書の請求項１及び２に係る発明」，「３．引用刊行物記載の発明」は認める。「４．対比・判断」の「(1)訂正発明１について」のうち，１０頁１９行から１２頁１４行まで（［一致点］及び［相違点］に関する部分）は認め，１２頁１５行から１４頁９行まで（［相違点(1)について］及び［相違点(2)について］の部分）は争う。「(2)訂正発明２について」及び「５．むすび」は争う。「Ⅲ　特許異議申立てについての判断」のうち，「１．本件発明」は認める。「２．引用刊行物記載の発明」のうち，１６頁１２行から１８行までは認め，１６頁１９行から１７頁８行までは争う。「３．対比・判断」の「(1)本件発明１について」のうち，１７頁１１行から１４行の「一致するものと認められる。」までは認め，１４行の「そして，」から１９行までは争う。「(2)本件発明２について」のうち，１８頁２行から９行までは認め，１８頁１０行から１９頁１１行までは争う。「４．むすび」は争う。決定は，引用発明と訂正発明１，２との相違点についての判断を誤り，かつ，訂正発明１，２の顕著な作用効果を看過したため，訂正発明１，２の容易想到性についての判断を誤った結果，本件訂正を不適法とし（取消事由１），また，本件発明１，２と引用発明との相違点についての判断を誤り，かつ，本件発明１，２の顕著な作用効果を看過した結果，本件発明１，２の容易想到性についての判断を誤ったものであって（取消事由２），これらの誤りが決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，違法として取り消されるべきである。１　取消事由１（訂正発明１，２の容易想到性についての判断の誤り）
(1)　訂正発明１について
①　訂正発明１と引用発明との相違点(1)についての判断の誤りア　決定は，訂正発明１では「バルブボディに形成した油溝や溝部側へ露出しないようにバルブボディの合わせ面に応じたパターンで，パターン印刷により，シール層を形成した」のに対し，引用発明では，シール層がセパレートプレートのほぼ全面に，油溝の部分にも露出した状態でコーティングして形成されている，という相違点(1)について，刊行物２又は３にもあるように，「シール層を形成するのにスクリーン印刷（パターン印刷）を用いることは周知の技術的事項（例えば，上記刊行物２，３参照）であるから，セパレートプレートにシール層をコーティングして形成する際に，この周知技術を引用発明に適用し，上記相違点(1)（判決注・「１」とあるのは「(1)」の誤記と認める。）に摘記したように構成することは，当業者が容易に想到できた技術の転用というべきものである。」（決定書１２頁１７行～１３頁４行）としたが，この判断は誤りである。自動変速機のコントロールユニットにおけるセパレートプレートは，隣接するバルブボディ間を仕切ることにより，バルブボディに形成された油溝や溝部の開口部を液密状に被覆して，該油溝や溝部とセパレートプレート表面との間で油圧回路を形成するためのものであり，従来は，引用発明のように，セパレートプレートに形成された貫通孔の部分を除いて，バルブボディに形成された油溝や溝部へも露出した状態で，セパレートプレートのほぼ全面にシール層が形成されていた。
訂正発明１は，このセパレートプレートのシール構造を，バルブボディに形成した油溝や溝部の周縁の形状に応じたパターンで印刷するものである。これに対し，刊行物２に記載されたものは，保持体１の孔２を囲むようにスクリーン印刷によりシール材料の環状層３が形成されたガスケットで，ポートを有する二つの部材の間に使用されるものである。また，刊行物３に記載されたものも，水及び油の流路２５を囲むようにビード３０をスクリーン印刷により形成したガスケットである。刊行物２又は３記載のガスケットは，接続部品に形成された貫通孔の形状に応じて，その周囲にシール層を印刷するものであるから，そもそもガスケットに連結される接続部品のポートや開口部に露出するようにシール層を形成すること自体不可能であり，また，密封性を保持するために必要な部分のみにシール層を形成するものであるから，刊行物２又は３の記載中には，上記ポートや開口部に露出しないようにシール層を形成するとの技術思想は，全く存在しない。このように，訂正発明１及び引用発明のセパレートプレートは，バルブボディに形成された油溝や溝部との間で油圧回路を形成するための仕切板であるのに対し，刊行物２又は３のガスケット製品は，単に接合部を構成する二つの部材の間に装着されて，流体の通路となる貫通孔の周囲をシールするものであるから，両者はシール層を形成する目的及びその機能が全く異なる。したがって，仮に，刊行物２又は３が開示するガスケット製品のシール層をスクリーン印刷により形成することが周知技術であるといえたとしても，引用発明のセパレートプレートにシール層をコーティングして形成する際に，この周知技術を引用発明に適用することが当業者にとって容易に想到できた技術の転用であるとはいえない。イ　決定は，「通常シールは，密封性を保持するために必要な部分のみに適用すれば十分なこと，及びスクリーン印刷は複雑なパターンを容易に印刷できるシール層形成手段であることは当業者にとって自明の事項であって，スクリーン印刷によれば形成されるシール層が密封対象である流体に露出しないようすることも容易（例えば，刊行物２又は３参照）であることから，バルブボディに形成した油溝や溝部側へ露出しないようにシール層を形成することも，当業者が適宜なし得た設計事項にすぎない。」（決定書１３頁５行～１５行）としたが，この判断は誤りである。
「シールは，密封性を保持するために必要な部分のみに適用すれば十分」であることは，決定のいうとおりである。しかし，そのようにいうことは，単に，シールの機能を抽象的に表現するだけの意味しかなく，具体的な問題の解決との関係では意味をなさない。現実には，技術分野毎に異なる密封性の要求に応じて，シールをどこに，どのように設けるかが重要であり，発明が成立するのは，この点においてである。各技術分野において，公知のシール構造とは異なる部分にシール層を設けることにより，従来のシール構造に較べて優れた効果を奏するに至った場合には，そのような部分にシール層を設けた点に着目して、それを根拠に，そのようなシール構造の発明に対し，特許が与えられるべきである。コントロールバルブユニットのセパレートプレートでは，現に，従来は，引用発明のようにバルブボディに形成された油溝部分を含むほぼ全面にコーティングによりシール層が形成されてきていた。決定がいうように，シールはもともと密封性を保持するために必要な部分のみに適用すれば十分なものであること自体は，当業者に自明であるとしても，そのことから，直ちに，コントロールバルブユニットのセパレートプレートにおけるシール層を，バルブボディに形成した油溝や溝部側へ露出しないように形成すれば十分なことが，当業者にとって自明なことであったことになるわけではないことは，このことからみても明らかというべきである。


セパレートプレートのシール層をバルブボディの油溝や溝部側へ露出しないように形成することについては，刊行物２，３のいずれにも，記載されておらず，示唆もされていない。刊行物１にも，シール層を油溝や溝部側へ露出しないように形成することの記載も示唆もない（引用発明のセパレートプレートは，コーティングによりその全表面にシール層が形成されているものである。）。本件の全文訂正明細書（甲第３号証）中に引用された特開昭６４－７４３４６号公報（甲第１０号証）及び特開平４－２１９５６４号公報（甲第１１号証）には，アキュムレータのスプリング，ボールチェック弁のボール等がセパレートプレートに当接する部分や，貫通孔の周囲といった，セパレートプレートに形成された貫通孔以外にも，その一部の表面にシールを設けないことについての記載はあるものの，バルブボディの油溝や溝部側へ露出しないようにシール層を設ける点については全く記載も示唆もない。このように，訂正発明１におけるセパレートプレートのシール層をバルブボディに形成した油溝や溝部側へ露出しないようにシール層を形成した点については，刊行物１ないし３及びその他の公知文献のいずれにも，記載されておらず，示唆もされていない。
ウ　本件出願の出願日である平成５年８月３１日以前には，バルブボディに形成した油溝や溝部側へ露出しないようにシール層を形成したセパレートプレートのシール構造に関する出願は皆無であり，その公開日である平成７年３月１７日以降には，これを追うように特開平９－２１０２０９号公報（平成８年１月３１日出願）（甲第１３号証）及び特開平９－２３６１７１号公報（平成８年２月２９日出願）（甲第１４号証）の各発明が相次いで出願されている。バルブボディに形成した油溝や溝部側へ露出しないようにシール層を形成することが，当業者が適宜なし得た設計事項でないことは，この事実からも明らかである。②　訂正発明１と引用発明との相違点(2)についての判断の誤り決定は，訂正発明１では，「シール層の厚さを１／１００～５／１００㎜」としたのに対して，引用発明では厚さに関して不明である，との相違点(2)について，「一般にシール層の厚さは，シールすべき対象に応じて，例えば，シール対象に求められる密封性の度合い，シール材の種類，密封される流体の温度又は圧力条件若しくは種類（組成）等に応じて，適宜設定することができるものと認められるから，訂正発明１のようにシール層の厚さを１／１００～５／１００㎜に設定することは，引用発明１に刊行物２又は３に記載のような周知のシール層形成手段を適用するに際し，当業者が適宜設定し得た数値範囲の限定に過ぎないものである。」（決定書１３頁２０行～１４頁９行）としたが，この判断は誤りである。刊行物２，３記載のガスケット製品は，単に２つの部品間を液密状又は気密状に接続するものであるから，孔の周囲に形成されるシール層を厚くして両部品をできるだけ大きな締結力で連結するほど高い密封性能が得られる。例えば，刊行物３のシール層の厚みは，同刊行物の，「ビードの高さが代表的に約０．００４～０．０１０インチ（約０．１～０．２５㎜）になるように付着された。」（甲６号証訳文１頁１５行～１６行）との記載からも分かるように，比較的厚めに設定されており，その理由は，高い密封性能を得るためである。これに対し，コントロールバルブユニットでは，シール層の厚みが厚すぎると，複数のバルブボディ間にセパレートプレートを装着し，ボルトで締結して組み立てた際に，バルブユニットに歪み（変形）が発生し，各種バルブの可動部に動作不良が生じる問題があるため，刊行物２，３記載のガスケットのように，シール層の厚みを厚くすることは好ましくない。他方，セパレートプレートの平面性（歪み，凹凸，キズなど）を補正するためには，その表面に形成されるシール層の厚みは，少なくとも５／１０００㎜，好ましくは１／１００㎜は必要である。シール層のこのような厚みについての問題は，コントロールバルブのセパレートプレートに特有のものである。したがって，当業者が，ガスケットについての発明である刊行物２，３の記載に基づいて，訂正発明１においてセパレートプレートのシール層の厚さを１／１００～５／１００㎜に設定することが容易であったということはできない。
③　作用効果について
従来においては，セパレートプレートのシール層が油溝や溝部側へ露出していても，シール層の耐久性が問題になることはなかったが，近年広く普及しつつある無段階変速機では，変速機の作動油に使用する油圧が通常の自動変速機よりも高圧（約２倍）であるため，全面にコーティング層を形成したセパレートプレートでは，コーティング層の油圧回路に面する部分が剥離するなどの問題が発生する。訂正発明１は，上記の構成を採用することにより，作動油の油圧が高い無段階変速機においても，シール層が剥離することを確実に防止するとともに，パターン印刷によりシール層を形成するため，従来必要であったシール層の不要な部分にマスキング処理をするなどの工程を省略できるという製造工程の簡略化と短時間化といった顕著な作用効果を奏する。これらの作用効果は，当業者といえども，刊行物１～３の発明や特開昭６４－７４３４６号公報（甲第１０号証）及び特開平４－２１９５６４号公報（甲第１１号証）に記載されたもののような従来のセパレートプレートからは，全く予測できないものである。
(2)　訂正発明２について
訂正発明２は，訂正発明１におけるシール層を形成する手段としての「パターン印刷」を，「凹版印刷又はスクリーン印刷」に限定するものにすぎない。したがって，訂正発明１が上記のように引用発明及び刊行物２，３に記載された周知技術から容易に想到できたとはいえないものである以上，訂正発明２も容易に想到できたとはいえないものであることが明らかである。
２　取消事由２（本件発明１，２の容易想到性についての判断の誤り）
(1)　本件発明１について
本件発明１と引用発明とは，訂正発明１と引用発明との相違点(1)と同じ相違点を有し，その余は一致する。そして，訂正発明１と引用発明との相違点(1)に関して主張したように，引用発明には，シール層をバルブボディに形成した油溝や溝部側へ露出しないように形成することについての記載も示唆もない。刊行物２，３に記載されたガスケットによって接続される部品には，バルブボディに形成した油溝や溝部に相当する構成はない。本件発明１の作用効果についても，訂正発明１の作用効果についてと同様に，引用発明及び刊行物２，３に記載された周知技術から当業者が予測することは不可能である。
したがって，本件発明１を，刊行物１記載の発明及び刊行物２，３記載の周知技術に基づいて，当業者が容易に想到できたものとすることはできない。
(2)　本件発明２について


本件発明２は，本件発明１おけるシール層を形成する手段としての「パターン印刷」を更に「凹版印刷又はスクリーン印刷」に限定し，シール層の厚さを「５／１０００㎜以上」としたものである。本件発明１を，引用発明及び刊行物２，３記載の周知技術から容易に想到できたものとすることができないことは上記のとおりであるから，本件発明２も，引用発明及び刊行物２又は３記載の技術から容易に想到できたものとすることができないことは，明らかである。
第４　被告の反論
１　取消事由１（訂正発明１，２の容易想到性についての判断の誤り）について
(1)　訂正発明１について
①　訂正発明１と引用発明との相違点(1)について
ア　訂正発明１の自動変速機のコントロールユニットにおけるセパレートプレートに施されたシール層や弾性体の機能は，セパレートプレートとバルブボディの間をシール層を介して液密状又は気密状にシールするものである。刊行物２，３記載のガスケット製品に施された封止材料は，一般のガスケットの機能と同様に，接合部を構成する二つの部材の間にこれを装着して，二つの部材の間からの漏れを防止しようとするものであるから，両者は，シールを形成する目的，機能において異なるものではない。
刊行物２，３には，訂正発明１と同様な，スクリーン印刷（パターン印刷）により必要な箇所のみにシール層を形成したガスケットの構成が記載されている。したがって，引用発明の自動変速機のコントロールユニットにおけるセパレートプレートに施されたシール部に，刊行物２，３に記載されているようなシール層を採用することに，格別の困難性はない。
イ　シール層の機能は，セパレートプレートとバルブボディとの間をシール層を介して液密状又は気密状にシールすることにあるから，シール層は，もともと，セパレートプレートとバルブボディとの接触部にのみ施されていれば足りるものであり，シール層の機能が不要な箇所にシール層を施すことは，元来不要なことである。引用発明において，シール層が必要な部分を超えて全体に施されているとの事実は，シール層を全体に施しても不都合がない場合には，その方が経済的に有利であるならば，セパレートプレートの全面にシール層に相当する弾性体を形成することにする，という選択があることを示すだけの意味しかない。特開平４－２１９５６４号公報（甲第１１号証）には，経済的に有利であるとの理由により，シールが不要な箇所にもシール層が施されたものにおいて，不要なシール層によって不都合が生じる場合に，一部のシール層を取り除くことが開示されている。
特開昭６４－７４３４６号公報（甲第１０号証）には，セパレートプレートに形成された貫通孔以外のアキュムレータのスプリング又はボールチェック弁のボール等をセパレートプレートに当接させる部分にシール層を形成しないこと，ガスケットに亀裂が生じると，ガスケットの破片が油圧回路内に入り込みバルブスティックを生じ故障につながることが開示されている。これらの技術事項が公知である以上，自動変速機のコントロールユニットにおいて，バルブボディ内を流動する作動油にセパレートプレートが曝されていることからみて，シール部材の破損の要因の一つが作動油の作用にあることは，当業者であればたやすく理解できる。そうすると，シール部材が破損して作動油内に混入し，作動不良が起こることを防止するために，シール部材と作動油の接触を避けるようにすればよいこと，すなわち，バルブボディの油溝や溝部側へ露出しないようにシール部材を形成することは，当業者であれば容易に考えつくことである。
②　訂正発明１と引用発明との相違点(2)について
本件特許の願書に添付された明細書及び本件訂正に係る明細書のいずれにも，訂正発明１においてシール層の厚さを１／１００～５／１００㎜に設定したことの理由については，「十分なシール性を容易に確保出来る」と記載されているだけで，そのほかに特段の記載はない。シール技術において，シール性の十分な確保は，当業者が当然に考慮すべき事項の一つにすぎない。訂正発明１においてシール層の厚さを１／１００～５／１００㎜に数値限定したことは，密封しようとする箇所にシールを適用する場合に，当業者が通常行うべき数値範囲において好適な範囲を選択したこと以上の意味を持ち得ない。
③　作用効果について
原告が主張する作用効果は，いずれも引用発明及び刊行物２，３記載の技術的事項から当業者が予測できる範囲を超えるものではない。
(2)　訂正発明２について
訂正発明２におけるように，シール層を「凹版印刷又はスクリーン印刷により」形成することは，刊行物２，３に記載されているように，周知技術にすぎないから，訂正発明２は，訂正発明１と同様に，引用発明及び刊行物２，３記載の周知技術から，容易に想到できたものである。
２　取消事由２（本件発明１，２の容易想到性についての判断の誤り）について
(1)　本件発明１について
本件発明１に係る構成は，すべて訂正発明１に含まれるものであるから，訂正発明１についてと同様の理由により，当業者が容易に想到できたものである。
(2)　本件発明２について
本件発明２に係る構成は，すべて訂正発明２に含まれるものであるから，訂正発明２についてと同様の理由により，当業者が容易に想到できたものである。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（訂正発明１，２の容易想到性についての判断の誤り）について
(1)　訂正発明１について
①　訂正発明１と引用発明との相違点(1)について
ア　原告は，自動変速機のコントロールユニットにおけるセパレートプレートがバルブボディに形成された油溝や溝部との間で油圧回路を形成するものであるのに対し，刊行物２，３のガスケットは，接続部品に形成された貫通孔の周囲をシールするものであって，両者はシール層を形成する目的及びその機能が異なるから，引用発明のセパレートプレートに，刊行物２，３記載のガスケットのシール層をスクリーン印刷により形成する周知技術を適用することが当業者にとって容易に想到できたことであるとはいえない旨主張する。
甲第５，第６号証によれば，刊行物２，３記載のガスケットは，接続部品に形成された貫通孔の周囲をシールするものであることが認められる。そして，甲第５ないし第９号証によれば，いずれも本件特許出願の数年以上前に公開された特許公報である刊行物２ないし６には，ガスケットのシール層をスクリーン印刷により形成する技術が記載されていることが認められ，この事実によれば，ガスケットのシール層をスクリーン印刷により形成することは，本件特許出願時に周知の技術であったものということができる。


甲第４号証（刊行物１）（特に第１，第２図）によれば，引用発明の芯体（「セパレートプレート」に相当する。）に形成された弾性体（「シール層」に相当する。）は，芯体に開けられた貫通孔を除く芯体の全面に形成されており，隣接する制御弁体（「バルブボディ」に相当する。）の油圧回路部分に露出していて，貫通孔の周囲のみをシールしているものではないことが認められるものの，芯体と制御弁体とを接続した際に形成される油圧回路及び上記貫通孔を通過する流体の漏洩を防止することを目的として，芯体と制御弁体との接続部分をシールする機能を奏しているものと認められる。
上記認定によれば，引用発明の芯体（セパレートプレート）に形成された弾性体（シール層）と，刊行物２，３のガスケットとは，シール層を介して圧接する二つの面の間から流体が漏れることを防止する目的及び機能においては，共通することが明らかである。原告が主張する両者間の上記の相違は，結局，シール層を設ける具体的な物や装着する場所の相違に起因するものにすぎないものというべきである。
したがって，目的，機能の相違を根拠に，引用発明に上記周知技術を適用することが想到容易でないとする原告の主張は，その前提を欠くものであって，採用することができない。
イ　原告は，刊行物２，３に記載されたガスケットは，セパレートプレートのように２つの部品（バルブボディ）のそれぞれに形成された油溝や溝部を液密状に被覆した状態で両者の間を仕切るものではなく，これらの刊行物には，セパレートプレートのシール層をバルブボディの油溝や溝部側へ露出しないように形成することについての記載も示唆もないこと，刊行物１にも，セパレートプレートのシール層を油溝や溝部側へ露出しないように形成することの記載も示唆もないことから，コントロールバルブユニットのセパレートプレートにおけるシール層をバルブボディの油溝や溝部の側に露出しないように形成すれば十分であることが当業者にとって自明なことであったとはいえない旨主張する。
確かに，原告主張のとおり，刊行物１ないし３には，セパレートプレートのシール層をバルブボディの油溝等に露出しないように形成することについては，そのことを述べる記載はなく，そのことを示唆する記載もない。そうだとすると，当業者にとって，たとい刊行物１に記載された引用発明に接したとしても，それに刊行物２，３に記載されたような周知技術を適用してこれを改良しようとする動機付けは当然には生まれてこないのであり，また，このような動機付けがないところに，これらを組み合わせた発明が生まれることもあり得ないことになるのである。この点，決定は，格別根拠を示すことなく，このような動機付けがあることを当然の前提に，この前提の下での，両者の組合せの容易さを説示するのみであるから，決定には，その限度で，理由不備の瑕疵があるものというべきである。しかしながら，決定の上記瑕疵は、その結論に影響を及ぼすものではないということができる。証拠（甲第１１号証）及び弁論の全趣旨によれば，従来使用されてきた通常の自動変速機では，変速機の作動油に使用する油圧が比較的低圧であるため，セパレートプレートの貫通孔を除く全面にコーティング層を形成することによって格別の不都合が生じていなかったのに対し，後に登場した無段階変速機では，変速機の作動油に使用する油圧が高圧（従前のものの場合の約２倍）であるために，セパレートプレートの貫通孔を除く全面にコーティング層を形成したのでは，コーティング層のバルブボディの油溝等に露出した部分が剥離して、破片が発生し，油圧回路の作動不良を引き起こすなどの問題が発生すること，この問題の発生とその原因を認識することは，当業者にとって，本願出願前容易になし得る事項であったこと，が認められ，この状況の下では，シール層をバルブボディの油溝や溝部の側に露出しないように形成するという，従来は存在しなかった技術的必要が，無段階変速機という新しい技術の登場に伴って生まれてきたということができることが明らかであり，この必要は，上記動機付けとして十分なものということができるからである。
そして，当業者が，セパレートプレートのシール層の，バルブボディに形成された油溝や溝部側へ露出した部分の剥離により破片が発生することによる油圧回路の作動不良を防止するという上記課題を認識した場合に，セパレートプレートのシール層を油溝や溝部側へ露出することのないように形成すれば上記課題の解決となることに想到することが容易であったことは明らかであり，上記のとおり，刊行物２，３に記載された周知技術のガスケットと，セパレートプレートとがシール部材として目的，機能を共通にすることに照らせば，上記課題の解決手段として，周知技術であるスクリーン印刷によるシール層形成手段を採用して，セパレートプレートに所望の形状のシール層を形成することは，容易に想到できたものというべきである。
ウ　原告は，本件特許出願が公開された後に，バルブボディに形成した油溝や溝部側へ露出しないようにシール層を形成したセパレートプレートのシール構造に関する発明が相次いで出願されている旨主張する。しかしながら，これらの各出願の事実は，上記容易想到性の判断を左右するものではなく，原告の主張を採用することはできない。
②　訂正発明１と引用発明との相違点(2)について
原告は，刊行物２，３に記載されたガスケットでは，比較的厚めにシール層を形成しているのに対し，コントロールバルブユニットにおいては，シール層の厚みが厚すぎるとバルブユニットに歪（変形）が発生して，各種バルブの可動部に動作不良を生じるおそれがあるという問題点があること，セパレートプレートの平面性を補正するためには，シール層の厚みは少なくとも５／１０００㎜，好ましくは１／１００㎜は必要であることから，訂正発明では，シール層の厚さを１／１００～５／１００㎜に数値限定したものである旨主張する。しかしながら，シール層の厚みが厚すぎるとバルブユニットに歪が発生する問題が生じ，一方，その厚みが薄すぎるとシール機能に支障が発生する問題があること，シール層の厚みは，シールする箇所と締結力に応じて，適宜決定されるべきものであることは，当業者の技術常識であるというべきである。甲第３号証の全文訂正明細書にも，シール層の厚みの数値限定については，「シール層の厚さを１／１００～５／１００㎜に設定するので十分なシール性を容易に確保出来る」（段落【００１９】等参照）との記載があるのみであり，他に，シール層の厚みを１／１００～５／１００㎜に数値限定したことにつき，上記技術常識にとどまらない格別の技術的意義があることを認めるに足りる証拠もない。したがって，上記数値限定は，当業者の通常の設計事項の範囲に属するというべきものであって，当業者であれば格別の困難を伴うことなく想到できたものと認められる。
原告の主張は採用することができない。
③　作用効果について
原告は，訂正発明１は，作動油の油圧が高い無段階変速機におけるシール層の剥離の確実な防止，製造工程の簡略化と短時間化といった，従来技術からは予想できない顕著な作用効果を奏する旨主張する。しかしながら，これらの作用効果は，訂正発明１の構成を採用したことから生ずる自明の結果にすぎないから，これをもって，訂正発明１の権利性を根拠づけることはできない。原告の主張を採用することはできない。


主文
被告人を懲役３年に処する。
未決勾留日数中３３０日をその刑に算入する。
理由
（犯罪事実）
被告人は，昭和４０年１１月，大手航空会社の操縦士をしていたＶ（本件被害当時６２歳）と婚姻し，１男１女をもうけたが，かねて同人からの家庭内暴力や同人の女性問題等に悩まされていたところ，平成１０年９月ころ，同人から離婚給付契約公正証書の作成を強いられた上，平成１１年６月には，同人からの強い求めに応じ離婚届を提出することを余儀なくされた。しかし，その後も，被告人とＶは，同居を続けていたが，平成１２年６月には，被告人は，Ｖの暴力により腰の骨を折る傷害を負い，平成１３年５月には，急性薬物中毒，幻覚妄想状態などで数日間入院するなどし，更に，同年６月ころ，被告人は，Ｖと別居し，次いで，同人に対し民事訴訟を提起したが，程なくこれを取り下げ，同年８月下旬ころからは，兵庫県川
西市Ａａ丁目ｂ番地
のｃ所在の自宅で，Ｖとの同居生活に戻ったが，その後も，同人の女性関係等を巡って疑惑を募らせる一方，表面的には同人に服従する生活を続けていた。被告人は，平成１３年１２月３０日午前１１時１０分ころ，不機嫌な態度で上記自宅２階１２畳洋室に上がったＶの様子を見に行った際，いきなり同人から洋式ナイフで切り付けられたり，黒色コードで首を絞められるなどの暴行を受け，もみ合いの末，そのナイフを取り上げ，同人の背部等を同ナイフで数回突き刺して階下へ逃がれたものの，同日午前１１時４０分ころになって，再度上記２階１２畳洋室の様子を見に行ったところ，無抵抗の状態で倒れ込んでいた同人を認めるや，これまで同人から受けてきた仕打ちを思い起こし，同人への憤まんを晴らすのはこの機会しかない
などと考え，同人を殺
害しようと決意し，すぐに，その場で，同室にあったピンク色電気コードを同人の頸部に巻いて強く締め付け，よって，そのころ，同所において，同人を窒息により死亡させた。
（証拠の標目）
省略
（事実認定の補足説明）
１　弁護人は，①被告人は，被害者に対する殺意を有しておらず，傷害致死罪が成立するにとどまる，②仮に被告人が殺意を有していたとしても，被告人は被害者から殺害を依頼されたため殺害したもので，嘱託殺人罪が成立する，③本件では正当防衛が成立する旨主張するので，以下，検討する。
２　本件は，被告人と被害者しかいない被告人宅で発生したもので，被害者が死亡していることから，本件の犯行状況を認定するに当たっては，被告人の供述によらざるを得ないところ，被告人の供述中には，現場の客観的な状況等とそぐわないことから，記憶が混乱し，あるいは誇張しているとみられる部分も少なくなく，その信用性の判断は，慎重になされるべきものであるが，被告人の捜査段階の供述中，①被告人が，自宅２階１２畳洋室において，被害者に洋式ナイフで切り付けられたり，黒色コードで首を絞められるなどの暴行を受けた点については，犯行現場に洋式ナイフが存し，被告人が右手に切創を負っていることや，犯行現場に黒色コードが存し，被告人の首に絞められた痕があることによって裏付けられており，②被告
人が，そのナイフを
取り上げ，被害者の背部等を同ナイフで数回突き刺した点については，同人の背部等に複数の刺切創が存することによって裏付けられており，③被告人が，その後，１階に逃れ約３０分ほど１階にいた点については，その約３０分ほどの間に当たる午前１１時３０分ころ，被告人方を訪ねた女性が，被告人が応対に出，その際，被告人の衣服に血がついているのを見ていることによって裏付けられており，④被告人が，その後，２階１２畳洋室の様子を見に行き，無抵抗の状態で倒れ込んでいた被害者に対し，同室にあったピンク色電気コードをその頸部に巻いて強く絞め付け，同人を窒息により死亡させた点については，犯行現場の状況や鑑定による被害者の死因等によって裏付けられていることからすると，被告人の捜査段階の供述
は，少なくとも判示事実
に沿う範囲においては，十分に信用することができる。そして，被告人の捜査段階の供述を含む前掲各証拠を総合すると，判示事実はこれを優に認めることができる。
３(1)　これに対し，弁護人は，被告人には，本件犯行に及んだ記憶はないから，被告人には殺意がない旨主張し，被告人も，公判廷においてこれに沿う供述をする。しかしながら，本件は，被告人が被害者の頸部に電気コードを巻き付けて，強く絞め付けることによって，被害者を窒息死させたものであって，こうした行為態様自体から被告人が被害者に対して殺意を有していたことは優に推認できる。そして，殺意を認める被告人の捜査段階の供述は，こうした推認に沿う自然なものであって，十分に信用することができる。弁護人の主張は，被告人が犯行時においても自己の行為を認識していなかったとする趣旨であるなら，およそ不自然というほかなく，被告人が現在記憶を有していないとする趣旨なら，犯行当時の殺意を否定するものではないから，いずれにせよ，弁護人のこの主張は採用することができない。
(2)　次に，弁護人は，被告人は，被害者から「もうちょっとでお迎えが来る。助けてくれ。」と言われたので，この殺害の嘱託に応じて同人を殺害したもので，被告人には嘱託殺人罪が成立する旨主張し，被告人も公判廷においてこれに沿う供述をする。
しかしながら，被害者が言った前記文言自体，殺してくれるように依頼する趣旨のものであるとは解されず，かえって被告人に対し，救命を求める趣旨のものと解される上，関係証拠によると，被害者は，職場の健康診断でも特に健康に問題はなく，パイロットの仕事に日々従事していたもので，被害者が自殺を考えるような事情も見出せないから，被害者が前記文言をもって，被告人に殺害を嘱託したものとは到底認められない。そうすると，弁護人のこの主張も採用することができない。


平成１５年（行ケ）第４４９号　審決取消請求事件
平成１６年７月２０日口頭弁論終結
判　　　　　　　決
原　　　　　　告　　オリンパス株式会社
訴訟代理人弁理士　　　杉　村　興　作
同　　　　　徳　永　　　博
同　　　　　藤　谷　史　朗
被　　　　　　告　　　特許庁長官　小川　洋
指定代理人　　　　　　江　畠　　　博
同　　　　　片　岡　栄　一
同　　　　　田　中　純　一
同　　　　　高　橋　泰　史
同　　　　　涌　井　幸　一
同　　　　　宮　下　正　之
主　　　　　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
特許庁が不服２００３－１９６２号事件について平成１５年８月２８日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　前提となる事実
１　特許庁における手続の経緯
原告（平成１５年１０月１日変更前の商号はオリンパス光学工業株式会社）は，平成５年４月１２日，名称を「光学的情報記録及び／又は再生装置」とする発明につき特許出願（平成５年特許願第８４６３７号。以下「本件出願」という。請求項の数は５である。）をし，平成１４年１２月１７日に拒絶査定を受けたので，平成１５年２月６日，これに対する不服の審判を請求した。特許庁は，これを不服２００３－１９６２号事件として審理し，審理の結果，平成１５年８月２８日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同年９月９日ころ，その謄本を原告に送達した。
２　特許請求の範囲（別紙参考図１参照）
「【請求項１】　ディスク状情報記録媒体を回転させるスピンドルモータと，このスピンドルモータが載置され，ディスク状情報記録媒体にほぼ垂直な移動方向に移動可能に配置された移動部材と，前記ディスク状情報記録媒体の半径方向に対物レンズを駆動するキャリッジとを備え，半導体レーザからの光ビームを前記ディスク状情報記録媒体に前記対物レンズを通して照射して記録及び／又は再生を行う
光学的情報記録及び／又は再生装置において，
前記スピンドルモータが載置されている前記移動部材が予め決められた位置に移動した状態を検出する位置検出手段と，前記ディスク状情報記録媒体の回転を検出する回転検出手段と，前記キャリッジが前記ディスク状情報記録媒体の昀内周位置に移動した状態で前記半導体レーザを昀初に発光させたときの該半導体レーザ
からの光ビーム出力を検出する光検出手段とを備え，
さらに，前記位置検出手段，回転検出手段および光検出手段に接続され，前記位置検出手段，回転検出手段および光検出手段よりそれぞれ出力される検出信号に基づいてフォーカスサーチまたはフォーカス制御の開始を許可する制御手段を設
け，
前記移動部材と，これを移動させるための動力源との間に設けた動力伝達部材に，前記予め決められた位置で停止している移動部材の第１の一部と当接して前記移動方向に弾性力を作用させる押圧部材を設け，前記動力伝達部材の表面に前記移動部材の第２の一部が押し付けられている状態のときに前記制御手段が動作するようにしたことを特徴とする光学的情報記録及び／又は再生装置。」（以下，審決と同様に「本願発明１」という。）
「【請求項２】　ディスク状情報記録媒体を回転させるスピンドルモータと，このスピンドルモータが載置され，ディスク状情報記録媒体にほぼ垂直な移動方向に移動可能に配置された移動部材と，前記ディスク状情報記録媒体の半径方向に対物レンズを駆動するキャリッジとを備え，半導体レーザからの光ビームを前記ディスク状情報記録媒体に前記対物レンズを通して照射して記録及び／又は再生を行う
光学的情報記録及び／又は再生装置において，
前記スピンドルモータが載置されている前記移動部材が予め決められた位置に移動した状態を検出する位置検出手段と，前記ディスク状情報記録媒体の回転を検出する回転検出手段と，前記キャリッジが前記ディスク状情報記録媒体の昀内周位置に移動した状態で前記半導体レーザを昀初に発光させたときの該半導体レーザからの光ビーム出力を検出する前方モニタ用の光検出手段とを備え，さらに，前記位置検出手段，回転検出手段および前方モニタ用の光検出手段に接続され，前記位置検出手段，回転検出手段および前方モニタ用の光検出手段よりそれぞれ出力される検出信号に基づいて昀初のフォーカスサーチまたはフォーカス制御の開始を許可する制御手段を設けたことを特徴とする光学的情報記録及び／又は再生装置。」（以下，審決と同様に「本願発明２」といい，本願発明１及び２を併せて「本願各発明」という。）
３　審決の理由
(1)別紙審決書の写しのとおりである。要するに，本願各発明は，特開昭６４－８９０６８号公報（以下，審決と同様に「刊行物１」という。）に記載された発明（以下「引用発明」という。別紙参考図２参照），並びに，特開昭６２－１５４２３４号公報（以下，審決と同様に「刊行物２」という。）に記載された発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである，とするものである。
(2)審決が，上記結論を導く過程において，本願発明１と引用発明との一致点及び相違点として認定したところは，次のとおりである。
一致点
「ディスク状情報記録媒体を回転させるスピンドルモータと，このスピンドルモータが載置され，ディスク状情報記録媒体にほぼ垂直な移動方向に移動可能に配置された移動部材を備えた記録及び／又は再生を行う光学的情報記録及び／又は
再生装置において，
前記スピンドルモータが載置されている前記移動部材が予め決められた位


置に移動した状態を検出する位置検出手段と，
前記移動部材と，これを移動させるための動力源との間に設けた動力伝達部材に，前記予め決められた位置で停止している移動部材の第１の一部と当接して弾性力を作用させる部材を設け前記動力伝達部材の表面に前記移動部材の第２の一部が押し付けられている状態のときに動作していくようにしたことを特徴とする光学的情報記録及び／又は再生装置。」
相違点
「刊行物１はディスクの装脱方法及び装置に係る構成で，記録及び／又は再生に関する具体的手段である，光学的構成，回転検出，フォーカス手法移行の条件等に係る，以下ａ）～ｃ）の構成に触れていない点。
さらに，移動部材に設けた押圧部材は，以下ｄ）の構成で若干相違がみられる点。
ａ）ディスク状情報記録媒体の半径方向に対物レンズを駆動するキャリッジを備え，半導体レーザからの光ビームを前記ディスク状情報記録媒体に前記対物レンズを通して照射して記録及び／又は再生を行う光学的構成の点。ｂ）ディスク状情報記録媒体の回転を検出する回転検出手段と，キャリッジがディスク状情報記録媒体の昀内周位置に移動した状態で半導体レーザを昀初に発光させたときの該半導体レーザからの光ビーム出力を検出する光検出手段とを備えている点。
ｃ）位置検出手段，回転検出手段及び光検出手段に接続され，前記位置検出手段，回転検出手段および光検出手段よりそれぞれ出力される検出信号に基づいてフォーカスサーチまたはフォーカス制御の開始を許可する制御手段を設けている点。
ｄ）押圧部材は移動方向に弾性力を作用させる点」
（以下，上記ａ），ｂ），ｃ），ｄ）の各相違点を「相違点ａ１」，「相違点ｂ１」などという。）
(3)審決は，本願発明２と引用発明との一致点及び相違点を明示的に認定していない。しかし，審決は，本願発明１と引用発明との一致点及び相違点を前記のとおり認定した上で，本願発明２について，「本願発明２は，本願発明１との比較で，移動部材の具体的構成がない代わりに光検出手段が「前方モニタ用」である点，及びフォーカスサーチまたはフォーカス制御に開始を許可する制御手段に「昀初の」なる構成要素を付加した点で主に相違する。しかしながら，これらは何れも出願当初の明細書及び図面に明確な記載ない事項のもので，技術的意味自体も明瞭に理解できないことから特段意義ある内容とは解されない（・・・）。」（審決書８頁６段～７段）と認定判断している。
審決がいう「移動部材の具体的構成がない」とは，請求項１と請求項２とを比較すれば明らかなように，請求項１の「前記移動部材と，これを移動させるための動力源との間に設けた動力伝達部材に，前記予め決められた位置で停止している移動部材の第１の一部と当接して前記移動方向に弾性力を作用させる押圧部材を設け，前記動力伝達部材の表面に前記移動部材の第２の一部が押し付けられている状態のときに前記制御手段が動作するようにした」との構成が請求項２にはないことを意味する。本願発明１と引用発明との審決の一致点及び相違点の前記認定及び，本願発明２についての審決の上記認定判断からすれば，審決は，本願発明２と引用発明との一致点及び相違点を，上記の点を除いて，同じものとして認定した上で，相違点についての判断をしたものであることが明らかである。審決が黙示的に認定した本願発明２と引用発明との一致点及び相違点の認定は，次のとおりであると認めることができる。
一致点
「ディスク状情報記録媒体を回転させるスピンドルモータと，このスピンドルモータが載置され，ディスク状情報記録媒体にほぼ垂直な移動方向に移動可能に配置された移動部材を備えた記録及び／又は再生を行う光学的情報記録及び／又は再生装置において，前記スピンドルモータが載置されている前記移動部材が予め決められた位置に移動した状態を検出する位置検出手段を備えたことを特徴とする光学的情報記録及び／又は再生装置。」
相違点
「刊行物１はディスクの装脱方法及び装置に係る構成で，記録及び／又は再生に関する具体的手段である，光学的構成，回転検出，フォーカス手法移行の条件等に係る，以下ａ）～ｃ）の構成に触れていない点。
ａ）ディスク状情報記録媒体の半径方向に対物レンズを駆動するキャリッジを備え，半導体レーザからの光ビームを前記ディスク状情報記録媒体に前記対物レンズを通して照射して記録及び／又は再生を行う光学的構成の点。ｂ）ディスク状情報記録媒体の回転を検出する回転検出手段と，キャリッジがディスク状情報記録媒体の昀内周位置に移動した状態で半導体レーザを昀初に発光させたときの該半導体レーザからの光ビーム出力を検出する前方モニタ用の光検出手段とを備えている点。
ｃ）位置検出手段，回転検出手段及び前方モニタ用の光検出手段に接続され，前記位置検出手段，回転検出手段および前方モニタ用の光検出手段よりそれぞれ出力される検出信号に基づいて昀初のフォーカスサーチまたはフォーカス制御の開始を許可する制御手段を設けている点。」（以下，上記ａ），ｂ），ｃ）の各相違点を「相違点ａ２」，「相違点ｂ２」などといい，相違点ａ１と相違点ａ２，相違点ｂ１と相違点ｂ２をそれぞれ総称して「相違点Ａ」，「相違点Ｂ」などという。）
第３　原告主張の取消事由の要点
審決は，本願各発明と引用発明との一致点の認定を誤ったことにより相違点を看過し（本願各発明に共通の取消事由１及び２），本願各発明と引用発明との相違点Ｂ及びＣについての判断を誤り（本願各発明に共通の取消事由３），また，本願発明１と引用発明との一致点の認定を誤ったことにより相違点を看過し（本願発明１の取消事由４），さらに，本願発明１と引用発明との相違点ｄ１についての判断を誤ったものであり（本願発明１の取消事由５），違法として取り消されるべきである。
１　本願各発明に共通の取消事由１（「移動部材」を一致点と認定した誤りによる相違点の看過）
審決は，引用発明の「・・・は，本願発明１の「スピンドルモータが載置されている移動部材（具体的には刊行物１：スライド板２５，レバー２６，スピンドルモータ支持ピン２１２等）」，・・・等に各々相当する。」（審決書５頁１段）と認定し，「このスピンドルモータが載置され，ディスク状情報記録媒体にほぼ垂直な移動方向に移動可能に配置された移動部材」（審決書６頁１段）を一致点と認定し，本願発明２についても，この認定を黙示的に援用している。しかし，審決のこの認定は誤りである。
本願各発明の「移動部材」は，請求項１及び２の記載によれば，
①　スピンドルモータが載置されていること，


②　ディスク状情報記録媒体にほぼ垂直な移動方向に移動可能であること，の二つの構成を備えることが必要である。しかし，引用発明の「スライド板２５」は，スピンドルモータが載置されておらず，ディスク状情報記録媒体にほぼ平行な移動方向に移動可能に配置された部材であり，また，引用発明の「レバー２６」は，スピンドルモータが載置されておらず，所定の軸の周りを回動する部材であるから，いずれも上記の二つの構成を備えておらず，本願各発明の「移動部材」には相当しない。
引用発明において，本願各発明の「移動部材」に相当するのは，スピンドルモータ２１を支持している部材（符号なし。以下「スピンドルモータ支持部材」という。）と「ピン２１２」である。
被告は，本件出願の願書に添付された明細書及び図面（以下「本願明細書」という。）の請求項１及び２には，移動部材がディスク状情報記録媒体にほぼ垂直な移動方向に配置された部材のみからなるとの記載はない，と主張する。しかし，たとえ本願明細書の請求項１及び２に，被告の主張する「のみ」が記載されていないとしても，本願明細書の記載からすれば，本願各発明における「移動部材」は，少なくとも上記①および②の二つの構成を備えている必要があることは明らかである。
２　本願各発明に共通の取消事由２（「位置検出手段」を一致点と認定した誤りによる相違点の看過）
審決は，引用発明のスライド板２５の移動方向の前後に配置されている検出スイッチ２８，２９は，本願発明１の位置検出手段に相当するとして（審決書５頁２段），「前記スピンドルモータが載置されている前記移動部材が予め決められた位置に移動した状態を検出する位置検出手段」（審決書６頁１段）を一致点と認定し，本願発明２にも，この認定を黙示的に援用している。しかし，審決のこの認定は誤りである。
(1)本願各発明の「位置検出手段」は，「前記スピンドルモータが載置されている前記移動部材が予め決められた位置に移動した状態を検出する」（請求項１及び２）ものであり，この「予め決められた位置」とは，「制御手段」によりフォーカスサーチ又はフォーカス制御の開始が許可される位置のことである。これに対し，引用発明の検出スイッチ２９が押される状態は，スライド板２５が刊行物１の第１図（別紙参考図２）では左端に位置している状態であり，この状態では，スピンドルモータ２１が下降しているのであって，ディスクＤとスピンドルモータ２１とが結合する前の状態であるから，このような条件下ではフォーカス制御は全く機能しないのである。この状態が，本願各発明の移動部材の「予め決められた位置に移動」している状態に当たらないことは明らかである。(2)仮に，引用発明において，スライド板２５の左から右方向への移動により，レバー２６の反時計方向への回動が実現するとしても，①　スプリング２７は３次元方向に自由に変形し得る部材である，②　レバー２６は支軸を中心に回動し，その面は第１図の垂直な面から傾いた面へと変化するため，スプリング２７の右端部がレバー２６の当該面に緊固に固定されていることを考慮すると，当該面が傾くことによってスプリング２７は下向きに湾曲した状態に変化する。
上記①及び②からすれば，スライド板２５がスプリング２７を介してレバー２６の下端部を右方向へ押圧したとき，スプリング２７は不確定な変形を生じ，結果として，スライド板２５の駆動変位がレバー２６に正常に伝達されないことになる。これでは「検出スイッチ２８」は位置検出の機能がないものになる。３　本願各発明に共通の取消事由３（相違点Ｂ及びＣについての判断の誤り）審決は，刊行物２における「光ディスク・・・の回転速度を検出しつつ所定速度に達したときに，"フォーカスサーボ回路をオンする"というもの」が，本願各発明の「「ディスク状情報記録媒体の回転を検出する回転検出手段及び光検出手段による検出信号に基づきフォーカスサーチまたはフォーカス制御の開始を許可する制御手段」に実質的に相当する。」（審決書７頁３段），及び，「ディスク装着の具体的所定の昇降の位置確認は，刊行物１における“スピンドルモータ２１が上昇端に位置されたときに検出する検出スイッチ２８”が実質的に相当する。」（審決書７頁末段）と認定した。審決は，このように，引用発明における「検出スイッチ２８」が本願発明１の「位置検出手段」に実質的に相当する旨を認定するとともに，引用発明に本願発明１の「ディスク状情報記録媒体の回転を検出する回転検出手段」及び「回転検出手段および光検出手段に接続され，前記・・・回転検出手段および光検出手段により出力される検出信号に基づいて・・・フォーカス制御の開始を許可する制御手段」を設けることは，刊行物２に記載されていることから容易であり，位置検出手段や光検出手段に関連する構成は周知技術などから容易であると判断し，本願発明２についても，本願発明１についての上記判断を黙示的に援用した。しかし，審決のこの判断は誤りである。
(1)本願各発明における「制御手段」は，
①　前記位置検出手段，回転検出手段及び（前方モニタ用の）光検出手段に
接続されていること，
②　前記位置検出手段，回転検出手段及び（前方モニタ用の）光検出手段よりそれぞれ出力される検出信号に基づいて（昀初の）フォーカスサーチまたはフォ
ーカス制御の開始を許可すること，
の二つの構成を備えていることが必要である。しかし，引用発明にこのような「制御手段」を設けることは，刊行物２の記載や周知技術からは容易に想到し得ることではない。
刊行物２には，光ディスク１を回転させる直流モータ２が所定回転速度になるとフォーカスサーボ回路をオンにする旨が記載されているのみであり，どの時点で半導体レーザを昀初に発光させて光ビーム出力を検出し半導体レーザの光量調整を行うかについて，全く記載されていない。すなわち，刊行物２には，本願各発明の「光検出手段」は開示されていない。
したがって，刊行物２には，本願各発明の「制御手段」に相当する構成は記載されていないのである。
(2)引用発明の検出スイッチ２８が本願各発明における「位置検出手段」に相当するとの判断に誤りがあることは，取消事由２において述べたとおりである。審決は，本願各発明の「位置検出」が「ディスク状記録媒体の装着であるチャッキング完了確認と解される」（審決書７頁５段）と認定して，引用発明の検出スイッチ２８が本願各発明の「位置検出手段」に実質的に相当すると判断した（審決書７頁末段参照）。しかし，本願各発明の「位置検出手段」は，単なるチャッキング完了確認ではなく，ディスク状情報記録媒体を回転させるスピンドルモータが載置された移動部材が「所定位置」に移動した状態の検出を行い，これにより，本来あるべき位置から外れて位置したディスク状情報記録媒体に対してフォーカスサーチやフォーカス制御を行うことを防止するという作用を奏するものである。この本願各発明の「位置検出手段」に相当する部材は，刊行物１にも刊行物２にも記載されていない。


(3)審決の「位置検出，光検出の各々は，その旨の記載なくともディスク装着の確認を前提としていることは技術常識的にみて容易に想到できる」（審決書７頁６段）との認定にも誤りがある。モータを回転駆動するとともにフォーカスサーチをすることで「ディスク装着の有無確認」を行う方法もよく知られているし，フォーカスサーチをすることで「ディスク装着の有無確認」を行った後にモータを回転駆動するものもよく知られているのである。
(4)審決が周知文献として引用する実願平２－９８３７６号（実開平４－５８８１３号）のマイクロフィルム（乙１０号証，以下「乙１０文献」という。）には，「フォーカス動作」の開始時期が記載されているだけで，半導体レーザを昀初に発光させるときのキャリッジ位置やその発光を検出して光ビーム出力を調整すること，ひいては本願各発明の「光検出手段」に相当するものについては全く開示されていない。乙１０文献の「“内周方向に移動”との記載は，その位置が昀内周か明確でないものの，・・・実施効率上，「光照射を昀内周位置で」は適宜必要に応じて成し得るものである。」（審決書８頁３段）との審決の判断も誤りである。「昀内周」には通常はユーザの記録した情報はなく，しかも「昀内周」ではディスク状情報記録媒体の回転によるフォーカス方向の振れ（面振れ）が昀も小さくなるということは技術常識から明らかであり，それゆえ本願各発明では，その昀内周で半導体レーザの昀初の発光を行うことで，ディスク状情報記録媒体にユーザが記録した情報の損傷を防止できるという効果を得るとともに，その昀初の発光によるビーム出力調整後に昀内周でフォーカスサーチやフォーカス制御を行うことで，フォーカスサーチにおける引き込みを迅速化したり，フォーカス制御におけるフォーカスロックの維持を確実にしたりすることができるという効果を得ているのである。(5)本願発明２の「前方モニタ用」光検出手段が，実際のレーザ光を検出するため，適切な光量制御を行うことができるということは，技術常識である。しかし，本願発明２では，特にこれを「昀内周」での昀初の発光と組合せて，フォーカスサーチやフォーカス制御を行う際に，フォーカスサーチにおける引き込みを迅速化するとともにフォーカス制御におけるフォーカスロックの維持を確実にし得るようにするために，前述のように出力調整中やその後の光ビームでユーザの記録情報が損傷を受けるのを確実に防止すべく，ディスク状情報記録媒体の「回転」を検出し，さらに前述のようにフォーカスサーチやフォーカス制御の信頼性を高めるためにディスク状情報記録媒体の「位置」を検出し，それらの検出と，光ビームで情報が損傷を受けるのを防止するための「光ビーム」の出力の「前方モニタ」での検出とのアンド条件として，それらの条件がすべて成立したときに，「昀初の」フォーカスサーチ又はフォーカス制御の開始を許可しているのである。このことは審決が引用した周知文献にも開示されておらず，当業者が必要に応じてなし得る程度のことではない。
４　本願発明１の取消事由４（「押圧部材」を一致点と認定した誤りによる相違点の看過）
審決は，引用発明の「スプリング２７」を本願発明１の「押圧部材」に相当すると認定した。
しかし，本願発明１の「押圧部材」は，
①　前記予め決められた位置（すなわち「フォーカスサーチまたはフォーカス制御の開始許可が出される移動部材の位置」）で停止している移動部材の第１の
一部と当接すること，
②　前記移動部材とこれを移動させるための動力源との間に設けた動力伝達部材に，前記移動方向（すなわち「ディスク状情報記録媒体にほぼ垂直な移動方向」）に弾性力を作用させること，
という構成を備え，これにより，「停止している「動力伝達部材」の表面に「移動部材」の第２の一部が押し付けられている」との作用を生じさせるものであり，その結果，本願発明１は，制御手段の動作時すなわちフォーカスサーチまたはフォーカス制御の開始時に，振動による移動部材の不所望な変位を抑制して，正確な情報の再生等を可能にするという効果を奏するのである。しかし，引用発明の「スプリング２７」は，このような構成を備え，作用効果を奏するものではない。引用発明の「スプリング２７」は，本願発明１の「移動部材」に相当する「昇降部材」の一部としての「ピン２１２」に当接しておらず，単に「動力伝達部材」の一部として「移動部材」とこれを移動させるための「モータ２３」との間の動力伝達系の中間に介在し，「スピンドルモータ２１」及び「昇降部材」の重量等に起因して生じる「レバー２６」の水平方向力をそのまま「スライド板２５」に伝達する部材にすぎない。しかも，この「スプリング２７」は，「移動部材」にディスク状情報記録媒体にほぼ垂直な方向に弾性力を作用させて，停止している「動力伝達部材」の表面に「移動部材」の一部を押し付けるものではない。引用発明では，「動力伝達部材」としての「スライド板２５」と「レバー２６」との間には「スプリング２７」が介在しているから，「移動部材」に振動が加われば，たとえ「スライド板２５」が停止していても，「レバー２６」は「スプリング２７」を伸縮させながら揺動して「移動部材」の不所望な変位を許容してしまうことは明らかである。
５　本願発明１の取消事由５（相違点ｄ１についての判断の誤り）審決は，本願発明１と引用発明との相違点ｄ１について「刊行物１のものも弾性部材に相当する“スプリング２７を介して接続”の記載はあるが「移動方向への作用押圧部材」でない。しかし，このような弾性部材の使用形態は駆動方向もしくはそれと逆方向の二者択一であって，駆動をスムーズに行う主旨から上記相違点ｄ）は必要に応じて適宜対応成し得る事項と解される。」（審決書８頁５段）と判断した。しかし，審決のこの判断も誤りである。
引用発明の「スプリング２７」は，上記のとおり，本願発明１の「押圧部材」に相当するものではない。引用発明の「スプリング２７」と本願発明１の「押圧部材」とでは，単に駆動方向が相違するといったようなことだけでなく，その構成及び作用効果が全く相違しているのである。


本願発明１の「押圧部材」は，「移動部材」の第１の一部と当接して「動力伝達部材」に移動部材の移動方向に弾性力を作用させる構成により，停止している「動力伝達部材」の表面に「移動部材」の第２の一部を押し付ける作用を奏し，これにより，制御手段の動作時すなわちフォーカスサーチまたはフォーカス制御の開始時に振動による移動部材の不所望な変位を抑制して正確な情報の再生等を可能にするという効果を奏するものである。これに対し，引用発明の「スプリング２７」は，単に「動力伝達部材」の一部として，「スピンドルモータ２１」及び「昇降部材」等の重量によるレバー２６の水平方向力で圧縮されつつ，その水平方向力をそのままスライド板２５に伝達する構成（参考図２参照）になっていて，停止している「動力伝達部材」の表面に「移動部材」の一部を押し付ける作用はないから，振動による移動部材の不所望な変位を抑制して正確な情報の再生等を可能にするという効果を奏することができない。
第４　被告の反論の骨子
審決の認定判断は正当であり，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。１　本願各発明に共通の取消事由１（「移動部材」を一致点と認定した誤りによる相違点の看過）について
本願各発明における「移動部材」とは，通常，移動を伴う部材を包含するものである。引用発明のラックギア２５１，スライド板２５，レバー２６も，動力伝達部材の一部であるピニオン２４２からの駆動力を受けて移動するものであるから，移動部材の一部に相当することは明らかである。
引用発明における移動部材の中で，ディスク状情報記録媒体にほぼ垂直な移動方向に移動可能に配置された部材は，スピンドルモータ２１の側部に突出させたピン２１２及びガイドシャフト２０に対してスピンドルモータ２１を上下に摺動可能に支持しているスピンドルモータ支持部材である（別紙参考図２参照）。しかし，本願明細書には，本願各発明の「移動部材」が，ディスク状情報記録媒体にほぼ垂直な移動方向に移動可能状態に配置された部材のみからなるとの記載はなく，「移動部材」をその言葉の持つ意味どおりの移動部材とした審決の認定に誤りはない。
２　本願各発明に共通の取消事由２（「位置検出手段」を一致点と認定した誤りによる相違点の看過）について
移動部材の「予め決められた位置で停止」について，引用発明では検出スイッチ２９，２８とスライド板２７とが接触する位置の２箇所で停止するのであり，このうち，スライド板２５が検出スイッチ２８と接触する位置は，フォーカスサーチまたはフォーカス制御を開始する位置である。
引用発明においては，スピンドルモータ２１の垂直な移動方向への移動と連動してスライド板２５が移動するのであって，スピンドルモータ２１が予め定められた位置に到達したときには，スライド板２５も検出スイッチ２８に到達し，この検出スイッチ２８の検出信号によりスピンドルモータ２１の垂直方向への移動を停止するものである。引用発明の検出スイッチ２８が「移動部材が予め決められた位置に移動した状態を検出する位置検出手段」に相当することは明らかである。したがって，「前記スピンドルモータが載置されている前記移動部材が予め決められた位置に移動した状態を検出する位置検出手段」（審決書６頁１段）を一致点とした審決の認定に誤りはない。
３　本願各発明に共通の取消事由３（相違点Ｂ及びＣについての判断の誤り）に
ついて
(1)光学的情報記録及び／又は再生装置において，通常，記録時と再生時で必要とする半導体レーザの光量が相違すること，ディスクの種類により光量に差がでてくること，半導体レーザに経年変化があること等により，光ディスクの装着直後ないし昀初のフォーカスサーチまたはフォーカス制御に先立ち，光ビームの出力を検出して半導体レーザの光量調整を行う光検出手段を設けることは技術常識である。
そして，この半導体レーザの光量調整を行う光検出手段は，ディスク状情報記録媒体の昀内周位置にキャリッジを移動して，昀内周に位置するＰＣＡ領域（PowerCalibrationArea），あるいは，テストエリア領域等において，ディスクの回転状態で実行されることも周知自明の手法にすぎない。（昀初のフォーカスサーチまたはフォーカス制御前に検出手段によりレーザーパワーの光量調整を実施することについては，特開平３－２３５２２３号公報（乙２号証，以下「乙２文献」という。），特開平３－１０４０２０号公報（乙３号証，以下「乙３文献」という。），及び特開平４－３６００３３号公報（乙４号証，以下「乙４文献」という。）等に示されている。光検出手段をディスク昀内周位置にあるＰＣＡ領域，テストエリア領域等で実施することについては，特開平４－２１６３３７号公報（乙５号証，以下「乙５文献」という。），特開平５－１２６６９号公報（乙６号証），特開平４－２５５９１５号公報（乙７号証），特開平４－１０２３８号公報（乙８号証），特開昭６４－３７７４５号公報（乙９号証）等に示されている。）。
フォーカスサーチ又はフォーカス制御の開始の実行は，ディスク装着後にその回転速度の確認，光検出手段によるパワー調整等の各ステップを満たして実行されるものであるから（乙２～乙４文献），技術的に判断すれば各検出信号に基づき開始されることは当然である。
また，昀初のフォーカスサーチまたはフォーカス制御は，光ビームの出力調整直後に続いて実行されるのであるから，特段の事由がない限り，キャリッジに載置される「ピックアップ」の移動により光量検出手段が終了する，その近傍のフォーカス可能なディスクの昀内周箇所である。
したがって，刊行物２において，「回転速度を検出しつつ所定速度に達したときに，“フォーカスサーボ回路をオンする”」（審決書７頁３段）構成は，通常は上記したような光検出手段を伴ってなされることは技術常識であるから，「これは本願発明１の「ディスク状情報記録媒体の回転を検出する回転検出手段及び光検出手段による検出信号に基づきフォーカスサーチまたはフォーカス制御の開始を許可する制御手段」に実質的に相当する。」とした審決の判断に誤りはない。(2)本願明細書中には「前方モニター」「昀内周」なる旨の記載があるものの，「昀初の」との記載はなく，その技術的意味自体が曖昧で，明瞭に理解できないとした審決の判断に誤りはない。
４　本願発明１の取消事由４（「押圧部材」を一致点と認定した誤りによる相違点の看過）について


引用発明のスプリング２７は，移動部材の一部であるスライド板２５に当接して，動力伝達部材の一部であるピニオン２４２に対し，移動部材の一部であるラックギア２５１の移動方向への弾性力を作用させるものであるから，スプリング２７が本願発明１の「押圧部材」に相当すると認定したことに誤りはない。仮に，原告が主張するように，引用発明の「レバー２６，スライド板２５，ラックギア２５１」が本願発明１の「動力伝達部材」に相当するとすれば，本願発明１においては「移動部材の一部と当接して移動方向に弾性力を作用させる押圧部材を設ける」のに対して，引用発明では，動力伝達部材側にスプリング２７が設けられている点で一応相違することとなる。しかし，引用発明のスプリング２７はレバー２６に弾性力を作用させて，移動部材の一部であるピン２１２にレバー２６を押しつけることにより，振動による不所望な変位を抑制する機能を有しているものであり，本願発明１の「押圧部材」に相当することは明らかである。押圧部材を移動部材側に設けるか動力伝達部材側に設けるかは当業者が適宜選択する設計的事項であるから，この点は，実質的な相違点ではない。
５　本願発明１の取消事由５（相違点ｄ１についての判断の誤り）について引用発明は，動力伝達部材が，間欠的な駆動力であっても，駆動力を弾性部材を介在することでスムーズな駆動力に変換している点で，基本的に本願発明１と同じ機能を得るのである。
刊行物１に記載の「スプリング２７によってモータ２１を下降させる方向に付勢されている」（甲２号証４頁右上５行～６行）は，スライド板が検出スイッチ２９に当接しているときの状態である。スライド板が移動していくと弾性力は均衡し，さらに「スプリング２７のバネ圧に抗してさらに移動され」（同頁右上１９行～２０行）とあるように，移動部材の負荷で圧縮状態になるから，これを押し上げるように機能しながら移動するものである。スライド板がスイッチ２８に当接する昀終的位置では，移動部材を押圧状態にしているものである。
第５　当裁判所の判断
本願発明２の取消事由について判断する。
１　本願各発明に共通の取消事由１（「移動部材」を一致点と認定した誤りによる相違点の看過）のうち，本願発明２について
本願発明２の「移動部材」は，請求項２の「このスピンドルモータが載置され，ディスク状情報記録媒体にほぼ垂直な移動方向に移動可能に配置された」との記載によれば，「スピンドルモータが載置されること」及び「ディスク状情報記録媒体にほぼ垂直な移動方向に移動可能に配置された」との構成を備えたものである。
これに対し，審決が本願各発明の「移動部材」の一つに相当すると認定した，引用発明の「スライド板２５」は，ディスク状情報記録媒体（ディスクＤ）にほぼ平行な方向に移動可能であり，同じく引用発明の「レバー２６」は，ディスクＤにほぼ平行な軸の周りを回動するものである（甲２号証）。確かに，引用発明の「スライド板２５」及び「レバー２６」を各部材単独のものとしてみた限りにおいては，それぞれ本願発明２の上記の二つの構成を備えたものということはできない。
しかし，審決は，引用発明の「・・・は，本願発明１の「スピンドルモータが載置されている移動部材（具体的には刊行物１：スライド板２５，レバー２６，スピンドルモータ支持ピン２１２等）」，「ディスク状情報記録媒体にほぼ垂直な移動方向に移動可能に配置され移動部材（同刊行物１：一対のガイドシャフト２０，スピンドルモータ２１は，スピンドル軸２１１を垂直上向きにして上下に移動可能に支持等）」・・・に各々相当する。」（審決書５頁１段）と認定しており，引用発明の「スライド板２５」及び「レバー２６」それぞれを本願発明１の「移動部材」に相当すると認定したわけではなく，「スライド板２５」及び「レバー２６」のみならず「スピンドルモータ支持部材」や「スピンドルモータ支持ピン２１２」も併せて，これらの部材を一体としてみて，本願発明１の「移動部材」に相当すると認定し，本願発明２についてもこの認定を黙示的に援用しているのである。引用発明においては，「ディスク状情報記録媒体にほぼ垂直な移動方向に」移動可能に「スピンドルモータ支持部材」及び「スピンドルモータ支持ピン２１２」が配置され，また，これらの部材を「垂直な移動方向に」移動させるために，これらと連動して移動する部材である「スライド板２５」及び「レバー２６」とが配置されているのである（甲２号証）。引用発明のこれらの「スピンドルモータ支持部材」，「スピンドルモータ支持ピン２１２」，「レバー２６」及び「スライド板２５」を一体のものとしてみると，「スピンドルモータが載置され，ディスク状情報記録媒体にほぼ垂直な移動方向に移動可能に配置された」構成であるということができる。すなわち，本願各発明における「移動部材」は，①スピンドルモータが載置され，②ディスク状情報記録媒体にほぼ垂直な移動方向に移動可能であるものの，「移動部材」を構成するすべての部材がこの構成を備えていることまでが要求されているわけではなく，スピンドルモータを移動させるための部材であれば，この「移動部材」に相当するものと解すべきである。審決は，「スピンドルモータ支持部材」及び「支持ピン２１２」に加えて，これらを「垂直な移動方向に」移動させるための部材である「スライド板２５」及び「レバー２６」をも，これらと一体のものとしてみて，本願各発明の「移動部材」に相当すると認定したものである。引用発明の「スライド板２５」や「レバー２６」は，上記のとおり，その部材単独でみると「ディスク状情報記録媒体にほぼ垂直な移動方向に移動可能に配置された」ものではないとしても，「スピンドルモータ支持部材」及び「支持ピン２１２」を「垂直な移動方向に」移動させるために，これらと連動して移動するものであるから，これらを全体として，本願各発明の「移動部材」に当たるとした審決の認定に誤りはない。
２　本願各発明に共通の取消事由２（「位置検出手段」を一致点と認定した誤りによる相違点の看過）のうち，本願発明２について
(1)審決は，刊行物１の「スライド板２５の移動方向の前後には，タクトスイッチ等の検出スイッチ２８，２９が配置されている。この検出スイッチ２８，２９は，スライド板２５の往復移動によってオン・オフ作動され，そのオン・オフの信号を受けてスピンドルモータ２１が上昇端に位置されたときと，下降端に位置されたときに駆動モータ２３が停止される。」（甲２号証３頁右下欄６～１３行）との記載を引用し，「各検出スイッチは，本願発明１の「スピンドルモータが載置されている前記移動部材が予め決められた位置に移動した状態を検出する位置検出手段」に相当する。」（審決書５頁２段）と認定し，本願発明２についてもこの認定を黙示的に援用しているのである。


すなわち，引用発明におけるスピンドルモータの停止位置には，上記のとおり，「上昇端に位置されたとき」と「下降端に位置されたとき」との二つがあり，刊行物１には，そのそれぞれについて，「スピンドルモータ２１の上昇は，ターンテーブル２２の上面がトレイ１１の上面よりもやや上方に移動した位置で停止される。スライド板２５は，駆動モータ２３の駆動によって，スプリング２７のバネ圧に抗してさらに移動され，その一端で検出スイッチ２８が押されてオンになる。この検出スイッチ２８のオン信号によって，駆動モータ２３が停止される。」（甲２号証４頁右上欄１５行～左下欄３行），及び，「スピンドルモータ２１の下降は，スライド板２５が他方の検出スイッチ２９を押し，オンにすることにより，その信号を受けて停止される。この検出スイッチ２９のオンによって，トレイ駆動用モータ１５が駆動され，上述と逆にトレイ１１がキャビネット１０の前面に引き出される。」（４頁左下欄１５行～右下欄１行）と記載されている。本願発明２において，「予め決められた位置」に移動した状態を検出する位置検出手段の検出信号が，フォーカスサーチまたはフォーカス制御の開始を許可する条件になっていることを考慮すれば，本願発明２の「予め決められた位置に移動した状態」は，引用発明における「上昇端に位置されたとき」の状態に相当する。したがって，審決が，引用発明の「検出スイッチ２９」を本願各発明の「位置検出手段」に相当すると認定したことは誤りであるが，引用発明の「検出スイッチ２８」を本願各発明の「位置検出手段」に相当すると認定したことには何ら誤りはない。審決が，引用発明の「検出スイッチ２８」が本願各発明の「位置検出手段」に当たるとして，「前記スピンドルモータが載置されている前記移動部材が予め決められた位置に移動した状態を検出する位置検出手段」を一致点としたことに誤りがない以上，引用発明の検出スイッチ２９も本願各発明の「位置検出手段」に相当するとした誤りは，審決の結論に何ら影響するものではないことは明らかである。(2)原告は，引用発明の検出スイッチ２８を本願各発明の「位置検出手段」に対応させることについて，刊行物１の第１図（別紙参考図２）においてスプリング２７がレバー２６を図面の左方向に引っ張る状態で配置される構成では，スライド板２５が右方向に移動しても，レバー２６はスピンドルモータ２１を上昇させるための反時計方向への回動力をスライド板２５から与えられない，と主張する。しかし，引用発明において，スライド板２５の右方向（刊行物１の第１図上の右方向）への移動に伴ってスプリングが復元し，その後にスプリング２７が圧縮されて，レバーを押しつけて回動させることは，刊行物１の「このスライド板２５のスライド動作によって，スプリングに抗してレバー２６がスピンドルモータ２１およびターンテーブルを上昇させる方向へ回動される」（甲２号証４頁右上欄６～９行）との記載及び図１から明らかである。原告の上記主張は失当である。原告は，①スプリング２７が３次元方向に変形し得る部材である，②レバー２６の回動によりスプリング２７を固定する面が垂直方向から傾き，スプリング２７を下向きに湾曲させるため，スライド板２５の駆動変位がレバー２６に正常に伝達されないことから，引用発明の「検出スイッチ２８」は位置検出の機能がない，と主張する。
しかし，刊行物１には，「スライド板２５は，駆動モータ２３の駆動によって，スプリング２７のバネ圧に抗してさらに移動され，その一端で検出スイッチ２８が押されてオンになる。」（甲２号証４頁右上欄下から３行～左下欄１行）と記載されており，引用発明において，スライド板２５の移動に伴ってスプリング２７が復元し，その後に圧縮されてレバー２６を押しつけて回動させることは明らかであるし，また，刊行物１においては，「このレバー２６の一端にスライド板２５の中間部がスプリング２７を介して接続されている」（甲　号証３頁左下欄１３～１５行）と記載されているだけであって，スプリング２７の右端部がレバー２６の面に動かないように固定されている態様に限られるものではないから，レバー２６が回動しても，スプリング２７が下向きに湾曲するとは限らないのである。原告の上記主張は採用することができない。
３　本願各発明に共通の取消事由３（相違点Ｂ及びＣについての判断の誤り）の
うち，本願発明２について
(1)審決は，本願発明２について，次のとおり判断した。「本願発明２は，本願発明１との比較で，移動部材の具体的構成がない代わりに光検出手段が「前方モニタ用」である点，及びフォーカスサーチまたはフォーカス制御に開始を許可する制御手段に「昀初の」なる構成要素を付加した点で主に相違する。しかしながら，これらは何れも出願当初の明細書及び図面に明確な記載ない事項のもので，技術的意味自体も明瞭に理解できないことから特段意義ある内容とは解されない（仮に特段の技術的意義を伴うものであれば要旨変更の疑いが生じてくる）。
そして，「前方モニタ用」は単に光検出手段のそもそもが持つ機能を明確にしたものと解され（必要あれば拒絶査定時に提示の特開平４－３６００３３号公報参照），これは光検出機能を持つ刊行物２に記載のものも共通して有するものである。
また，「昀初の」なる事項を以てフォーカスサーチまたはフォーカス制御の開始を許可する制御手段も，「昀初の」との技術的意義を十分理解できなく，「昀初」に行っていくことは必要に応じて成し得ると解される。本願発明１，２は，「移動部材」の構成はあるものの，これと「フォーカスサーチ及びフォーカス制御」手法との有機的結合は見いだせなく，その余の位置検出手段，回転検出手段と上記フォーカス手段とのアンド条件もこれは当然的内容にすぎなく，結局のところ刊行物１乃至２及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明し得たものと認められる。」（審決書８頁６段～９頁３段）審決の本願発明２についての上記判断は，本願発明１と引用発明との相違点ａ１ないしｃ１についての容易想到性についての判断を援用した上でなした判断であることは，明らかである。
(2)審決は，本願発明１と引用発明との相違点ｂ１及びｃ１について，次のとおり判断した。


「１）・・・刊行物２には，光ディスクがスピンドルモータに相当する直流モータを回転させ，その回転速度を検出しつつ所定速度に達したときに，“フォーカスサーボ回路をオンする”というもので，フォーカス手段は光検出手段で（刊行物２：２．の「刊行物２」３）を参照），これは本願発明１の「ディスク状情報記録媒体の回転を検出する回転検出手段及び光検出手段による検出信号に基づきフォーカスサーチまたはフォーカス制御の開始を許可する制御手段」に実質的に相当する。」（審決書７頁３段，以下「判断１」という。）「２）また，上記相違要素事項の一つである「位置検出」であるが，この意味内容は，本発明１の記載から「スピンドルモータが載置されている移動部材が予め決められた位置に移動した状態を検出する位置検出手段」にあたり，ディスク状記録媒体の装着であるチャッキング完了確認と解される。この点は刊行物１のものも，スピンドルモータを載置した移動部材の駆動，続いてのモータ回転駆動等は，通常的にはディスク装着の有無確認を前提として駆動しているものである（空駆動はあり得ない）。さらに，上記１）の判断で触れた光学系光ビーム出力に際して，ディスク装着の有無確認なくしてのビーム出力は想定できるものでない。要するに，上記位置検出，光検出の各々は，その旨の記載なくともディスク装着の確認を前提としていることは技術常識的にみて容易に想到できるものである。
そして，ディスク装着の具体的所定の昇降の位置確認は，刊行物１における“スピンドルモータ２１が上昇端に位置されたときに検出する検出スイッチ２８”が実質的に相当する。」（同７頁５～７段，以下「判断２」という。）「３）次に，光ビームの照射とキャリッジ位置であるが，フォーカス動作に関連して「ディスクの位置検出」は上記２）で記載したとおりである。そして，フォーカス動作においての「キャリッジがディスク状情報記録媒体の昀内周位置に移動した状態で半導体レーザを発光させ該半導体レーザからの光ビーム出力を検出する光検出手段」は拒絶査定時で提示した実願平２－９８３７６号（実開平４－５８８１３号）のマイクロフィルム（実用新案登録請求の範囲，第３頁第２行～１３行目，第６頁第８行～第７頁第５行目等）に記載される周知自明の構成にすぎない。」（同８頁１～２段，以下「判断３」という。）(3)審決は，上記のとおり，相違点Ｂ及びＣについて，刊行物２のフォーカス手段は光検出手段であって，刊行物２には，本願各発明の「回転検出手段及び光検出手段による検出信号に基づきフォーカスサーチ又はフォーカス制御の開始を許可する制御手段」に実質的に相当する構成が記載されていること（判断１），本願各発明の「位置検出」はチャッキング完了信号と解されるから，引用発明における検出スイッチ２８が本願各発明の「位置検出手段」に実質的に相当すること（判断２），及び，「キャリッジがディスク状情報記録媒体の昀内周位置に移動した状態で半導体レーザを発光させ該半導体レーザからの光ビーム出力を検出する光検出手段」は周知（乙１０文献）であること（判断３）から，相違点Ｂ及びＣは当業者が容易に想到できるものであると判断した。原告は，審決のこの判断について，刊行物２には，本願各発明の「光検出手段」は開示されていないから判断１は誤りであり，引用発明の検出スイッチ２８は，本願各発明の「位置検出手段」に相当するものではないから判断２も誤りであり，また，ディスクの昀内周位置で光の照射を行うことは周知技術ではないから判断３も誤りであり，結果として審決が相違点Ｂ及びＣの判断を誤ったものである，と主張する。
(ｱ)判断１及び３について
刊行物２には，「該光ディスクが該第１の回転数にまで上昇する途中の第２の回転数でフォーカスサーボをオンとする」（甲３号証，特許請求の範囲）との記載はあるものの，原告が主張するように，光検出手段に関する明確な記載はない。
しかし，次に述べるとおり，光ディスクの装着直後ないし昀初のフォーカスサーチ又はフォーカス制御に先立ち，光ビームの出力を検出して半導体レーザの光量調整を行う光検出手段を設けることは技術常識であり，また，光検出手段の半導体レーザの光量調整は，ディスク状情報記録媒体の昀内周位置にキャリッジを移動して昀内周に位置するＰＣＡ領域（PowerCalibrationArea），あるいは，テストエリア領域等において，ディスクの回転状態で実行されることも周知自明の手法である，と認められる。
①　乙２文献には，「本発明の半導体レーザ不良検出装置は，半導体レーザの出力を制御するレーザパワー制御回路と，レーザー出射光量が規定値以下であるかどうかを検出する光量検出器と，前記レーザパワー制御回路を記録パワー制御に切り換え，前記光量検出器の検出信号によりフォーカス制御回路を駆動させるか否かを選択するレーザ不良判別手段とを備えたものである。さらに，本発明の半導体レーザ不良検出装置は，上記構成に加えて，記録担体が円盤状の場合に，円盤状記録担体の回転速度が規定値以上であるかどうかを検出する回転検出器を備え，レーザ不良判別手段は，前記回転検出器からの検出信号により前記円盤状記録担体の回転速度の立ち上がりを確認後，レーザパワー制御回路を記録パワー制御に切り換え，光量検出器の検出信号によりフォーカス制御回路を駆動させるか否かを選択する構成としたものである。」（下線付加。乙２号証２頁左上欄１８行～右上欄１５行），「本実施例では，ディスクに照射されるレーザ光のパワー密度を可能なかぎり小さくするためディスク５の回転立ち上がり後，半導体レーザの検査を行っているが，ディスクのローディング時やディスクがローディングされていない記録装置のパワーオン時に検査を行うことも可能である。」（同３頁右上欄１７行～左下欄２行）と記載されている。


②　乙３文献には，「従来の光ディスク装置にあっては，モータ停止状態で光ディスクや光磁気ディスク等の媒体の掛け替えがローディング機構により行われると，ローディング完了の検出信号に基づいてスピンドルモータを起動させる。スピンドルモータは例えば３６００ｒｐｍの一定速度に向けて回転が立ち上げられ，規定回転に到達した後に，規定のリードパワー，ライトパワーが得られるようにヘッドのレーザダイオードＬＤを調整する発光調整，更には対物レンズを所定の範囲でサーチ移動してフォーカスサーボを引き込むフォーカス調整等を行ない，これら一連の初期化調整処理が終了した後に書込／読出可能なレディオン状態としている。」（下線付加。乙３号証２頁左上欄８行～右上欄１行），「第２実施例にあっては，モータ回転立ち上がり時間の途中で所定の回転速度，例えば昀終的な回転速度５４００ｒｐｍが半分となる２７００ｒｐｍに一定時間制御し，この定速回転状態で光ディスク１０のＰＥＰゾーンのデータをリードし，ＰＥＰリードデータから得られた発光制御情報に基づいてレーザダイオードが発光調整を行なうようにしたことを特徴とする。」（下線付加。同４頁左下欄１５行～右下欄２行），「第７図は本発明の第２実施例で対象とするＰＥＰゾーンを備えた光ディスクの記録領域説明図である。第７図において，光ディスク１０にはユーザゾーン５０が設けられ，ユーザゾーン５０にはスパイラル状にトラックが形成されている。ユーザゾーン５０の内側にはＰＥＰゾーン６０が形成される。」（同４頁右下欄３～１０行）と記載され，図面第７図（９頁左下図）には，ＰＥＰゾーン６０が光ディスク２２の昀内周領域に配置されることが示されている。
③　乙５文献には，「記録媒体として光ディスクを使用する光ディスク装置においては，読み出し，書き込み，消去の際の光ビーム出力を調整する必要がある。このために，光学ヘッド内のレーザダイオード（以下ＬＤという）から出射されたレーザ光を，同じく光学ヘッド内の光ビームディテクタで受けて，制御部の設定を行なっている。」（乙５号証【０００２】），「このような光ビーム出力の調整を行なうには，光ディスクの記録トラック領域外の昀内周あるいは昀外周に光学ヘッドを移動させてから行なっている。この場合，光ビームはデフォーカス状態になっている。」（下線付加。同【０００３】）と記載されている。④　審決が引用した周知例である乙１０文献には，「ディスクをローディングし，所定位置に装着して再生するディスクプレーヤにおいて，ディスクを収納装着駆動する駆動手段と，該駆動手段稼動中にピックアップを内周方向に移動させる移動手段と，前記駆動手段により駆動されたディスクが所定位置に装着されたことを検出する装着検出手段と，前記移動手段により移動されたピックアップが所定位置に来たことを検出する位置検出手段と，前記装着検出手段と位置検出手段との出力によりフォーカス動作を行うフォーカス動作手段と，を備えたことを特徴とするディスクプレーヤ。」（乙１０号証１頁５～１６行）と記載されている。このように，乙２文献に，ディスクの回転速度の立上がり確認後にレーザの光量検出器の検出信号によりフォーカス制御回路を駆動させるか否かを選択することが記載され，乙３文献にローディング完了の検出信号に基づいてスピンドルモータを駆動し，規定速度に達した後にレーザ発光調整を行い，さらにフォーカス調整を行うことが記載されていることからすれば，ディスクの回転確認後，フォーカス制御を開始する以前にレーザの光量を検出して光量調整を行うことは，本件出願時における周知の技術であると認められる。
また，乙３，乙５，及び乙１０文献によれば，発光調整やフォーカス制御は，ディスクの昀内周で行なうことも，本件出願時における周知の技術であると認められる。
したがって，審決が，刊行物２のフォーカス手段に関する構成が，本願各発明の「ディスク状情報記録媒体の回転を検出する回転検出手段及び光検出手段による検出信号に基づきフォーカスサーチまたはフォーカス制御の開始を許可する制御手段」に実質的に相当するとした判断（判断１），及び，「フォーカス動作においての「キャリッジがディスク状情報記録媒体の昀内周位置に移動した状態で半導体レーザを発光させ該半導体レーザからの光ビーム出力を検出する光検出手段」は・・・周知自明の構成にすぎない」との判断（判断３）に何ら誤りはないというべきである。
原告は，審決が，光検出手段について引用した周知例である乙１０文献について，半導体レーザを昀初に発光させるときのキャリッジ位置やその発光を検出して光ビーム出力を調整することが記載されていない，と主張する。しかし，乙１０文献には，「ピックアップユニット５の内周側の所定位置への移動」（乙１０号証６頁１２行～１３行）と記載されており，内周側の所定位置とは通常の記録再生領域の内側，すなわち，昀内周領域と解されること，レーザの光量調整はディスクの昀内周領域で行うことが周知の技術であること（乙３文献や乙５文献の前記記載参照）を考慮すれば，原告の主張に理由がないことは明らかである。
(ｲ)判断２について
原告は，引用発明の検出スイッチ２８は本願各発明の位置検出手段に相当するものではないと主張する。しかし，引用発明の検出スイッチ２８が本願各発明の位置検出手段に相当するとした判断に誤りがないことは，前記のとおりである。
原告は，本願各発明における「位置検出手段」は，単なるチャッキング完了確認ではなく，ディスク状情報記録媒体を回転させるスピンドルモータが載置された移動部材が「所定位置」に移動した状態の検出を行い，これにより，本来あるべき位置から外れて位置したディスク状情報記録媒体に対してフォーカスサーチやフォーカス制御を行うことを防止するという作用を奏するものであり，この本願各発明の「位置検出手段」に相当する部材は，刊行物１にも刊行物２にも記載されていない，と主張する。


平成１３年（行ケ）第３４６号　審決取消請求事件
平成１５年２月２７日口頭弁論終結
判　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　　津田駒工業株式会社
訴訟代理人弁理士　　　　松　田　忠　秋
被　　　　　　告　　　　特許庁長官　太　田　信一郎
指定代理人　　　　　　　杉　原　　　進
同　　　村　本　佳　史
同　　　　　　大　橋　良　三
同　　　　　　大　野　克　人
同　　　　　　涌　井　幸　一
主　　　　　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
特許庁が平成１１年審判第９１４７号事件について平成１３年６月１９日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，平成３年９月１８日，発明の名称を「織機の再起動方法と，再起動準備方法（後に，「織機の再起動準備方法と，それを使用する織機の再起動方法」に補正された。）とする発明（以下「本願発明」という。）につき特許出願（平成３年特許願第２３７７８７号。以下「本願出願」という。）をし，平成１１年４月２６日拒絶査定を受けたので，同年６月２日，これに対する不服の審判を請求した。特許庁は，これを平成１１年審判第９１４７号事件として審理し，その結果，平成１３年６月１９日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同年７月８日，その謄本を原告に送達した。
２　特許請求の範囲（別紙図面参照）
「【請求項１】織機停止信号により，緯入れを阻止しながら制動停止した織機を再起動するに際し，筬が所定の筬打ち角以上となるようなクランク角に織機を停止し，開口装置を主軸から切り離し，主軸の１回転相当だけ開口装置を逆転し，開口装置を主軸に連結することを特徴とする織機の再起動準備方法。【請求項２】請求項１記載の織機の再起動準備方法を実行した上，経糸が開口するクランク角に主軸を回転し，１ピック緯入れして織機を再起動することを特徴とする織機の再起動方法。」
３　審決の理由
別紙審決書の写しのとおりである。要するに，本願出願は，その願書に添付した明細書（以下「本願明細書」という。）の特許請求の範囲の記載が，平成２年法律第３０号による改正後の特許法（平成６年法律第１１６号による改正前の特許法。以下「旧特許法」という。）３６条５項及び６項に規定する要件を満たしていないから，拒絶すべきである，というものである（判決注・本願出願は，平成３年９月１８日の出願であるので，旧特許法が適用される。）。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
審決は，本願明細書の特許請求の範囲の【請求項１】にいう「所定の筬打ち角」との用語の意味は不明であるから，本願明細書の特許請求の範囲には，特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみが記載されているものとはいえず，本願明細書は，旧特許法３６条５項及び６項に規定する要件を満たしていない，と判断した。しかし，審決のこの判断は誤りであり，この誤りが結論に影響することは明らかであるから，審決は，違法なものとして取消しを免れない。
１　特許発明の要旨認定について
審決は，「特許請求の範囲の記載は，それ自体で発明の構成が明確に把握されるようになされているものでなければならない。」（審決書３頁第５段落）と判断し，これを前提にその結論を導いている。しかし，特許請求の範囲の記載の技術的意味が，それ自体では不明確であったとしても，発明の詳細な説明の記載を参酌して明確になる場合には，出願に係る発明の要旨の確定には何ら支障がないのであるから，このような特許請求の範囲の記載も，旧特許法３６条５項及び６項に規定する要件を満たしているというべきである。このことは，最高裁平成３年３月８日判決（民集４５巻３号１２３頁）からも明らかである。特許法施行規則第２４条様式２９備考７，８は，明細書に用いる用語に関し，「技術用語は，学術用語を用いる。」，「用語は，その有する普通の意味で使用し，かつ，明細書全体を通じて統一して使用する。ただし，特定の意味で使用しようとする場合において，その意味を定義して使用するときは，この限りでない。」と規定している。したがって，特許請求の範囲に使用されている用語は，その有する技術的意味が明確である場合でも，その用語の有する普通の意味に解釈されるのが原則であるとはいえ，その意味が発明の詳細な説明において定義されている場合には，その用語の有する普通の意味に従うのではなく，その定義の方に従うことになる。まして，本願出願のように，特許請求の範囲の記載中の用語の技術的意義が明確でないときであれば，発明の詳細な説明中の定義を参酌すべきは，当然のことというべきである。
２　本願明細書の記載について


(1)本願明細書の【請求項１】で用いられている「所定の筬打ち角」との用語は，それ自体では技術的な意味が不明である。しかしながら，本願明細書の【発明の詳細な説明】には，「筬打ち角（筬が織前から最も後方側に離れる位置を基準にして計測する筬の織前側への駆動角度をいう，以下同じ）」（甲第３号証【０００６】）との定義があり，「所定の筬打ち角」についても，「所定の筬打ち角とは，スレイ上に搭載するサブノズルまたはエアガイドが経糸開口から抜け出るときの筬打ち角をいう。」（甲第５号証【００１０】）と記載され，この用語の意味が明確に定義されている。また，「所定の筬打ち角」の技術的意義は，本願明細書の【発明の詳細な説明】の段落【００２８】ないし【００３３】においても，実施例の説明として詳細に説明されている。このように，本願発明の要旨は，【発明の詳細な説明】中の定義及び説明を参酌することにより，明確に把握し，確定することができるのであるから，本願明細書は，旧特許法３６条５項及び６項に規定する要件を満たしている，というべきである。
審決は，「特許請求の範囲の記載は，それ自体で発明の構成が明確に把握されるようになされているものでなければならない。」（審決書３頁第５段落）ことを前提として，本願明細書の特許請求の範囲の記載を旧特許法３６条５項及び６項に規定する要件を満たしていないと判断したものであり，その判断が誤りであることは明らかである。
(2)審決は，
「請求項１は，次のように記載するべきものであり，このように記載することを妨げる特段の事情もない。
「【請求項１】織機停止信号により，緯入れを阻止しながら制動停止した織機を再起動するに際し，筬が，スレイ上に搭載するサブノズルまたはエアガイドが経糸開口から抜け出るときの筬打ち角以上となるようなクランク角に織機を停止し，開口装置を主軸から切り離し，主軸の１回転相当だけ開口装置を逆転し，開口装置を主軸に連結することを特徴とする織機の再起動準備方法。」」（審決書５頁第１，第２段落）と判断したが，この判断も誤りである。審決が提示した上記請求項１の文章は，織機を停止する「クランク角」を規定するために，「筬が，」と，「スレイ上に搭載するサブノズルまたはエアガイドが」として，「筬」及び「スレイ上に搭載するサブノズルまたはエアガイド」を主語とする２重の複文を修飾文として使用している結果，全体の文章構造が複雑で難解である上，主語の「筬が，」に続いて長文の挿入文が存在するために，「筬が，」に対応する述語を明確に特定することができず，到底受け入れられるものではない。また，審決が提示した上記の【請求項１】の「サブノズルまたはエアガイド」との記載からすれば，あたかも【請求項１】には二つの発明が包含されているように見え，不要な異議申立や無効事件を招来するおそれがあるのである。そもそも，特許請求の範囲の記載は，出願人が自らの意思で表現するものであって，このような【請求項１】の記載を審決において示すこと自体，法律上の根拠がない越権行為である。
第４　被告の反論の骨子
発明について出願がされ，その発明が特許を受けたときには，その特許発明の技術的範囲が明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて定められるものとされている（特許法７０条１項）ことに鑑みれば，当該出願に係る明細書（及び必要な図面）は，技術文献としての性格や使命のみでなく権利書としてのそれをも有するものというべきである。そうである以上，その特許請求の範囲の記載が，それ自体でそこにいう発明の構成が明確に把握されるようになされていなければならないのは，当然のことである。そして，このことは，特許請求の範囲の記載が旧特許法３６条５項及び６項に規定された要件を満たすことによって担保されるものである。本願出願についていえば，【請求項１】で用いられている「所定の筬打ち角」との用語の意味は不明であるから，本願明細書の特許請求の範囲においては，特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみが記載されているものということはできず，本願明細書は，旧特許法３６条５項及び６項に規定する要件を満たしていないことになるのである。
旧特許法３６条５項は，特許請求の範囲の記載要件として，「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項（・・・）に区分してあること。」を挙げており，同法は，明細書の特許請求の範囲が，この要件に適合することを求めているのである。特許出願の審査・審判においては，明細書の特許請求の範囲において，「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみ」が記載されているか否かを判断する必要がある。また，特許を受けようとする発明は，発明の詳細な説明に記載されたものであることを要する。本願発明の場合，本願明細書の【発明の詳細な説明】によれば，そこに定義して用いられている「所定の筬打ち角」を要件とするものが，特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項であると把握することができるのであるから，これを特許請求の範囲に盛り込むべきであり，審決が，これを具体的な【請求項１】の記載として例示し，このように記載すべきとしたことに何の誤りもない。
第５　当裁判所の判断


１　本願明細書の記載と手続の経緯及び審決の判断について(1)本願明細書の特許請求の範囲の【請求項１】中に，「所定の筬打ち角」との記載があり，【請求項１】の記載自体では，「所定の筬打ち角」の技術的意味が不明であり，その内容を確定できないこと，及び，本願明細書の【発明の詳細な説明】中に，「筬打ち角」及び「所定の筬打ち角」について説明し，定義をしている部分があり，この【発明の詳細な説明】を参照すれば，【請求項１】中の「所定の筬打ち角」の技術的意味が明らかになることは，争いがない。すなわち，本願明細書の【発明の詳細な説明】中には，「筬打ち角（筬が織前から最も後方側に離れる位置を基準にして計測する筬の織前側への駆動角度をいう，以下同じ）」（甲第３号証【０００６】），及び，「所定の筬打ち角とは，スレイ上に搭載するサブノズルまたはエアガイドが経糸開口から抜け出るときの筬打ち角をいう。」（甲第５号証【００１０】）との記載があり，これらの記載は，「筬打ち角」及び「所定の筬打ち角」の内容を説明し定義したものと認められる。また，本願明細書の段落【００２８】ないし【００３３】には，本願発明の実施例についての説明があり，「所定の筬打ち角」を上記のとおりに解して，サブノズルＳＮやエアガイドＧＤが経糸開口から抜け出ると，経糸ＷｐがサブノズルＳＮやエアガイドＧＤに掛かり，損傷するおそれがないことが，実施例として説明されている。「所定の筬打ち角」についての上記定義の技術的意味は，この説明も参照することにより，より明確に理解することができるものである。
(2)原告は，本件の審判手続において，平成１３年１月９日付けで「請求項１に係る発明及びこれを引用する請求項２に係る発明における「所定の筬打ち角」なる用語は意味不明である。」との拒絶理由通知を受け，同年２月２７日付け手続補正書により，本願明細書の内容を補正し，従来，【発明の詳細な説明】中の【００１１】【作用】の欄にあった「所定の筬打ち角とは，スレイ上に搭載するサブノズルまたはエアガイドが経糸開口から抜け出るときの筬打ち角をいう。」との記載を削除し，【課題を解決するための手段】【００１０】の欄に，同文を加えたものである（甲第３，第５，第６号証）。
(3)審決は，次のとおり述べ，本願明細書は，旧特許法３６条５項及び６項に規定する要件を満たしていない，と判断した。
「特許発明の技術的範囲が明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて定められるものとされている（特許法第７０条第１項）ことに鑑みれば，当該出願に係る明細書（及び必要な図面）は，技術文献としての性格や使命のみでなく権利書としてのそれをも有するものであるから，その特許請求の範囲の記載は，それ自体で発明の構成が明確に把握されるようになされているものでなければならない。」（審決書３頁第５段落）
「「所定の筬打ち角」なる用語の意味は，次の（i）～（iii）の理由により，前記補正をされた明細書の記載によっても依然として不明である。（i）「所定」とは，一般に，定まっていることないし定めてあることを意味するが，明細書の特許請求の範囲の請求項１の記載においては，「筬打ち角」をどのようにするかは何ら定まっても定められてもいないばかりでなく，同請求項１の記載から「所定の筬打ち角」の角度又は筬の位置ないし筬打ちの状態が当業者に自明のものとして知られるものであるともいえないこと。（ii）仮に明細書の発明の詳細な説明又は添付図面の記載中のいずれかの所で「所定の筬打ち角」なる用語の意味が定められているとしても，明細書の特許請求の範囲の請求項１にはそれに従う旨の記載（例えば，「発明の詳細な説明で定義する『所定の筬打ち角』」等の文言の記載）がないこと。（iii）明細書の特許請求の範囲の請求項１の記載の末尾等において「所定の筬打ち角」なる用語について改めて定義されているわけでもないこと。」（審決書４頁第１～第４段落）
「「スレイ上に搭載するサブノズルまたはエアガイドが経糸開口から抜け出るときの筬打ち角」との事項（以下「事項Ａ」という。）は，織機をクランク角のどの位置で停止させるかを決定するところの，特許を受けようとする発明を構成する事項のうちの最も特徴的な部分であると認められるから，事項Ａを特許請求の範囲に記載しなければ，当該発明は意味をなさないものである。」（審決書４頁第６段落）
「事項Ａは，特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項の一つであるというべきであるから，本願明細書の特許請求の範囲の請求項１は，次のように記載するべきものであり，このように記載することを妨げる特段の事情もない。
「【請求項１】織機停止信号により，緯入れを阻止しながら制動停止した織機を再起動するに際し，筬が，スレイ上に搭載するサブノズルまたはエアガイドが経糸開口から抜け出るときの筬打ち角以上となるようなクランク角に織機を停止し，開口装置を主軸から切り離し，主軸の１回転相当だけ開口装置を逆転し，開口装置を主軸に連結することを特徴とする織機の再起動準備方法。」」（審決書４頁最終段落～５頁第２段落）
「前記補正をされた本願明細書においては，第１発明及び第２発明にいう「所定の筬打ち角」が発明の詳細な説明の段落【００１０】にいう「筬打ち角」を意味するものであるとしても，特許請求の範囲には前記の必要な文言が記載されていないから，特許請求の範囲にいう「所定の筬打ち角」なる用語の意味は依然として確定されず，本願明細書の特許請求の範囲には，特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみが記載されているものとはいまだいえないのである。」（審決書６頁第２段落）
２　審決の上記認定判断の当否について
(1)旧特許法３６条５項は，次のとおり，規定している。「５　第三項第四号の特許請求の範囲の記載は，次の各号に適合するものでなければならない。
一　特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。


二　特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項（以下「請求項」という。）に区分してあること。」上記規定は，発明の詳細な説明に多面的に記載されている発明のうち，どの発明について特許を受けようとしているのかを，出願人の意思により，特許請求の範囲に明示すべきことを要求しているものであり，これにより，一つの請求項に基づいて，特許を受けようとする発明が，まとまりのある一つの技術的思想として明確に把握できることになるのである。そのためには，明細書の特許請求の範囲には，「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項」を明確に記載する必要があるのであり，特許発明の構成に欠くことができない事項を明確に記載することが容易にできるにもかかわらず，殊更に不明確あるいは不明りょうな用語を使用して特許請求の範囲を記載し，特許発明に欠くことができない構成を不明確なものとするようなことが許されないのは，当然のことというべきである。このことは，特許法７０条１項が，「特許発明の技術的範囲は，願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」と規定し，特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明の技術的範囲を定めることを規定していることからも当然のことである。すなわち，特許請求の範囲を明確に記載することが容易にできるにもかかわらず，殊更に不明確あるいは不明りょうな用語を使用して記載することが許されるとすれば，特許発明の技術的範囲を明確に確定することができなくなるおそれが生じ，特許権が行使される対象となる範囲が不明確となって，社会一般に対しあるいは競業者に対し，特許権が行使される範囲の外延を明示するとの，特許請求の範囲が果たすべき，本来の機能を果たすことができなくなる結果を招来するのである。
本願出願においては，上記１に認定したとおり，【請求項１】の「所定の筬打ち角」の技術内容が，【請求項１】の記載自体では不明確であることは明らかである。出願人である原告は，審判における拒絶理由通知において，その点の指摘を受けたにもかかわらず，【発明の詳細な説明】の「所定の筬打ち角」についての記載を補正しただけで，【特許請求の範囲】の記載を補正しなかった。そして，原告が【特許請求の範囲】の記載を補正してその技術的意味をそれ自体で明らかなものとすることを困難とする事情は，本件全証拠によっても認めることができない。すなわち，本願明細書の【発明の詳細な説明】の段落【００１０】には，【所定の筬打ち角】についての定義的な説明があり，この記載を【請求項１】中に追加し，審決が例示したような請求項に補正することは容易なことであることが明らかであり，これを困難とするような特段の事情があったことを認めるに足りる証拠はない。
以上によれば，本願明細書の特許請求の範囲の【請求項１】は，「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項」を明確に記載することが容易にできるにもかかわらず，殊更に不明確あるいは不明りょうな用語を使用して記載されたものであるという以外になく，このような【請求項１】の記載及びこの【請求項１】の記載を引用している【請求項２】の記載は，いずれも旧特許法３６条５項に規定する要件を満たさないものであり，これと同旨の審決の判断には何ら誤りはない，というべきである。
原告は，特許請求の範囲の記載が，それ自体で不明確であったとしても，発明の詳細な説明の記載を参酌してそれが明確になる場合は，出願に係る発明の要旨の確定には何ら支障がないのであるから，このような特許請求の範囲の記載も，旧特許法３６条５項及び６項に規定する要件を満たしているというべきである，このことは，最高裁平成３年３月８日判決（民集４５巻３号１２３頁）からも明らかである，と主張する。
しかし，上記判例は，特許出願に係る発明の新規性あるいは進歩性を判断する場合における，特許出願に係る発明の請求項の要旨の認定について述べた判例であり，旧特許法３６条５項について判断をしたものではないから，本件については，その適用はない，と解すべきである。このことは，上記判例が，「特許法第２９条１項及び２項所定の特許要件，すなわち，特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては，この発明を同条１項各号所定の発明と対比する前提として，特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ，この要旨認定は，特段の事情のない限り，願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか，あるいは，一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って，明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるに過ぎない。」（下線付加）と判示しているところから，明らかである。特許出願に係る発明の新規性あるいは進歩性を判断する場合における，当該発明の要旨を認定する場合において，特許請求の範囲の記載を前提として，当該発明の要旨を認定し，あるいは，上記判例がいうような例外的な場合に明細書における発明の詳細な説明を参酌して要旨を認定した上で，その発明の新規性あるいは進歩性の判断をする，ということには十分合理性がある。しかし，新規性あるいは進歩性の判断の前提としての発明の要旨の認定をいかにして行うか，ということと，特許出願の願書に添付された明細書の特許請求の範囲の記載が，旧特許法３６条５項が規定する要件に合致しているかどうかとは，問題を全く異にするものである。特許請求の範囲の記載は，できる限り，それ自体で，特許出願に係る発明の技術的範囲が明確になるように記載されるべきであり，旧特許法３６条５項２号の「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載」すべきであるとした規定は，この考え方を具体化した規定であると解すべきである。原告の上記主張は，旧特許法３６条５項の規定の解釈としては採用することができない。原告は，特許法施行規則第２４条様式２９備考７，８を引用して，本願出願のように，特許請求の範囲の記載中の用語の技術的意義が明確でないときは，発明の詳細な説明中の定義を当然に参酌することができる，と主張する。しかし，特許法施行規則第２４条様式２９備考７，８は，明細書中で使用する技術用語は，学術用語を用いること，用語は，普通の意味で使用し，明細書全体を通じて統一して使用すること，用語を特定の意味で使用する場合は，その意味を定義して使用することを規定しているだけのことであり，特許請求の範囲の記載について，殊更に，不明確あるいは不明りょうな用語を使用したり，特許請求の範囲で明らかにできるものを発明の詳細な説明に記載するにとどめたりして，特許請求の範囲の記載内容をそれ自体では不明確なものにしてもよい，との趣旨を規定したものではないことが明らかである。原告の上記主張も採用することができない。(2)原告は，審決が例示したような請求項にした場合，全体の文章構造が複雑で難解になる，あるいは，あたかも，【請求項１】には，二つの発明が包含されているように見え，不要な異議申立や無効審判の申立を招来するおそれがある，と主張する。


平成１２年（行ケ）第５９号　実用新案取消決定取消請求事件（平成１２年１１月１３日口頭弁論終結）
判　　　　　決
原　　　　　　告　　　エスエムシー株式会社
代表者代表取締役　　　Ａ
訴訟代理人弁理士　　　Ｂ
同　　　　　　　　　　Ｃ
被　　　　　　告　　　特許庁長官　Ｄ
指定代理人　　　　    Ｅ
同　　　　　　　　　　Ｆ
同                    Ｇ
同                    Ｈ
主　　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
特許庁が平成１１年異議第７２０７０号事件について平成１１年１２月１０日にした決定を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は、名称を「スライドアクチュエータ」とする考案（以下「本件考案」という。）について、平成３年１２月２６日の国内優先権（優先権主張・実願平３－１０７５０９号）及び平成４年４月３日の国内優先権（優先権主張・実願平４－２０１９４号、以下「先の出願」という。）を主張して、平成４年１２月２４日出願（実願平４－８８４３４号、以下「本件出願」という。）をし、平成１０年９月２５日、設定登録（実用新案登録第２５８６２７６号）を受けた実用新案登録権者である。
株式会社コガネイは、平成１１年５月２７日、シーケーデイ株式会社は、同年６月２日、それぞれ本件実用新案登録につき登録異議の申立てをし、特許庁は、この申立てを平成１１年異議第７２０７０号事件として審理した結果、平成１１年１２月１０日、「実用新案登録第２５８６２７６号の請求項１ないし１４に係る実用新案登録を取り消す。」との決定をし、その謄本は、平成１２年１月１７日、原告に送達された。
２　先の出願の願書に添付された明細書（以下「先の明細書」という。）及び本件出願の願書に添付された明細書（以下「本件明細書」という。）の実用新案登録
請求の範囲の記載
(1)　先の明細書の【請求項１】
流体圧によりシリンダボデイ内部のピストンを変位させるシリンダにおい
て、
前記ピストンに一体的に係合し、一端部が前記シリンダボデイから突出す
るピストンロッドと、
前記シリンダボデイにスライド自在に構成されるとともに、ピストンロッ
ドの一端部と係合するスライドテーブルと、
前記シリンダボデイに画成された第１の溝部と、
前記スライドテーブルに固着されたガイド部材と、
前記第１溝部と対向するように前記ガイド部材に画成された第２の溝部
と、
前記第１および第２溝部によって形成される案内溝に９０°ずつ交互に傾
斜して嵌入される複数個の円柱形状のローラと、
を備えることを特徴とするスライドアクチュエータ。
(2)　本件明細書の【請求項１】（先の明細書のものと異なるのは、下線を付した部分である。）
流体圧によりシリンダボデイ内部のピストンを変位させるシリンダにおい
て、
前記ピストンに一体的に係合し、一端部が前記シリンダボデイから突出す
るピストンロッドと、
前記シリンダボデイにスライド自在に構成されるとともに、前記ピストン
ロッドの一端部と係合するスライドテーブルと、
前記シリンダボデイとスライドテーブルとの間に設けられた案内機構と、
を備え、
固定用部材を挿通して固定するための孔部を前記シリンダボデイの略中央部に画成し、一方、前記固定用部材が貫通する孔部を前記スライドテーブルの略中央部に画成し、前記スライドテーブルがシリンダボデイ上の所定位置にあるとき、前記固定用孔部に対して前記貫通用孔部の軸線を一致させて固定用部材によりシリンダボデイを他の部材に固定することを特徴とするスライドアクチュエータ。(3)　【請求項２】～【請求項１４】は、先の明細書及び本件明細書とも、別添決定書写し（３頁１４行目～８頁１１行目）記載のとおりである。
３　本件決定の理由の要旨
本件決定の理由は、別添決定書写し記載のとおりであり、本件明細書の実用新案登録請求の範囲中「固定用部材を挿通して固定するための孔部を前記シリンダボデイの略中央部に画成し、一方、前記固定用部材が貫通する孔部を前記スライドテーブルの略中央部に画成し、前記スライドテーブルがシリンダボデイ上の所定位置にあるとき、前記固定用孔部に対して前記貫通用孔部の軸線を一致させて固定用部材によりシリンダボデイを他の部材に固定すること」の構成（以下「主要部の構成」という。）は、国内優先権主張の基礎とされた実願平３－１０７５０９号の願書に添付された明細書及び図面並びに先の出願に添付された明細書及び図面（以下「先の明細書等」という。）に記載されておらず、本件明細書及び図面（以下「本件明細書等」という。）において初めて開示されたものであって、国内優先権の主張を認めることはできないところ、請求項１～１４に係る本件考案は、本件出願の日である平成４年１２月２４日の前に日本国内において頒布された刊行物である「エアスライドテーブル,MXSSeries   φ6,φ8,φ12,   φ16のカタログ」（平成４年４月３０日初版、以下「刊行物１」という。）記載の考案と同一であるから、実用新案法３条１項３号に該当するというものである。
第３　原告主張の決定取消事由


決定は、本件明細書に記載された主要部の構成が先の明細書等に記載されているかどうかについての判断を誤った（取消事由）結果、本件考案についての先の出願に係る国内優先権に関する判断を誤り、ひいては本件考案が新規性を欠くとの誤った判断をしたものであるから、取り消されるべきである。１　決定は、本件明細書に記載された主要部の構成が、国内優先権主張の基礎とされた先の明細書等（甲第５号証）に記載されていないと判断する。しかしながら、一般的に、この種のスライドアクチュエータでは、シリンダボデイを壁面等に固定する必要があり、これにねじ止め用の孔部を形成することは、従来から広く採用されている固定方法であるから、これを前提として先の明細書等をみると、主要部の構成中、「シリンダボデイ」が先の明細書等の図１及び図６の「シリンダボデイ12」に対応し、「固定部材を挿通して固定するための孔部」は、図１に示されている「ガイドレール34」を示す引出線の先端近傍の「大径な孔部」、図４の右端の「大径な二重円」に対応する。孔部が何らの機能を有することなく存在する理由はないから、当業者であれば、図１及び図４の大径な孔部及び大径な二重円を、スライドアクチュエータの取付け用の孔部であると直感的に認識することができる。そして、図１、図２、図４、図６等によれば、上記大径な孔部及び大径な二重円は、シリンダボデイのほぼ中央部に画成されているから、この構成は、上記「孔部をシリンダボデイの略中央部に画成し」の構成に対応する。主要部の構成中、「スライドテーブルがシリンダボデイ上の所定位置にあるとき、前記固定用孔部に対して前記貫通用孔部の軸線を一致させて固定用部材によりシリンダボデイを他の部材に固定すること」は、先の明細書等のシリンダボデイの３つの孔とスライドテーブルの３つの孔とが実質的に同一の位置に設けられていることに対応する。２　先の明細書等（甲第５号証）の図６及び図７には、スライドアクチュエータの第２の実施例が示されているが、図６から明らかなとおり、シリンダボデイ12とスライドテーブル14とは、その長さが実質的に同じである。図７のハッチングのない３つの円は、シリンダボデイ12の取付け用の孔部と判断される。図６におけるスライドテーブル14の全長に対する孔部間又は孔部と端部間の割合である、16.2％、35.1％、35.1％、13.5％と、図７におけるそれらの割合である、14.8％、35.5％、35.1％、14.4％とを対比してみれば、シリンダボデイ12とスライドテーブル14の３つの孔は、それぞれ実質的に同一の位置に設けられているから、スライドテーブル14に設けた３つの孔は、シリンダボデイ12を固定するための固定用部材を挿通させる孔であることは、当業者であれば容易に認識することができる。３　決定は、刊行物１（甲第６号証）について、「テーブル２がボデイ１上の所定位置にあるとき、前記下穴に対して前記通し穴の軸線を一致させてボルトによりボデイ２を他部材に取付けること・・・レール４には下穴と通し穴の軸線が一致したときにボルトが挿通される穴が形成されている」と判断する（決定書１３頁２行目～８行目）。しかしながら、刊行物１の２頁最上段の図面における「小型・軽量」との表示からの２つの矢印間に示された円が下穴であり、同図より２つ下の図面における「横取付形（通し穴使用）」との表示からの矢印の示す円が通し穴であるが、これらは、単なる円で描出されている。決定が認定するように、これらの円が通し穴又は下穴であると当業者が認識することができるのであれば、先の明細書等の図６及び７で描出された円も通し穴又は下穴であると、当業者が容易に認識することが可能である。
４　横浜国立大学教授Ｉの見解書（甲第８号証）には、先の明細書等（甲第５号証）において、図７の白抜きの円が固定用の穴であること、図６の白抜きの円を経て図７の白抜きの円からねじを挿入することができることは、当業者であれば当然に読み取れると述べられている。
また、登録意匠第８５８３４９号公報（甲第９号証）の正面図には、大径な二重円が上下に２つ配置されており、その背面図には、小径な二重円が上下に２つ配置され、その斜視図には、テーブルの長手方向に沿う端縁近傍に２つの大径な円が描出されている。この斜視図において、左側の大径な円の下方に半欠け状の長円が描出されており、この半欠け状の長円と前記左側の大径な円とは上下に対応する位置にある。これらの位置関係からすれば、上記意匠は、正面図及び斜視図のテーブル表面の大径な円の孔部から半欠け状の長円を通って、背面図の小径な二重円の孔部にねじを螺入させて流体圧シリンダを固着する構成であることは、当業者であれば容易に看取することができる。上記斜視図では、ねじ挿通用の孔部はテーブル上に単に円で示されているにすぎないが、この技術分野では、この円を流体圧シリンダを取り付けるための孔部であると、当業者は直感的に把握することができる。
第３　被告の反論
１　先の明細書等の図１、図２、図４及び図６ないし図９には、円が描画されているにすぎず、当業者であっても、当該円が取付け用の孔部であると認めることはできないから、先の明細書等に「スライドテーブルがシリンダボデイ上の所定位置にあるとき、固定用孔部に対して貫通用孔部の軸線を一致させて固定用部材によりシリンダボデイを他の部材に固定する。」という主要部の構成が記載されているとは認められない。
２　本件明細書等（甲第２号証）には、「【作用】本発明によれば、スライドテーブルがシリンダボディ上の所定位置にあるとき、固定用孔部に対して貫通用孔部の軸線を一致させて固定用部材によりシリンダボデイを他の部材に固定する。このように、軸線が一致するシリンダボデイの固定用孔部とスライドテーブルの貫通する孔部に対し、固定用部材を挿通することにより、シリンダボデイが他の部材に簡便に固定される。」との記載（５欄【０００６】）及び「【考案の効果】本考案に係るスライドアクチュエータによれば、以下の効果が得られる。すなわち、スライドテーブルをシリンダボデイ上の所定位置に位置決めすると、シリンダテーブルの固定用孔部とスライドテーブルの貫通用孔部の軸線を一致させることができる。したがって、前記貫通用孔部から前記固定用孔部に固定用部材を挿入することにより、シリンダボデイを壁面等に簡便に固定することができ、しかも小型化できる」（１０欄【００３４】【００３５】）との記載があるが、これらの作用効果は、主要部の構成を備えることにより奏されるものである。本件明細書等（甲第２号証）におけるこれらの記載は、本件明細書等において初めて開示されたものであって、先の明細書等には記載されていない。


３　一般に、実用新案登録出願の願書に添付する図面は、定量的な寸法やその割合が正確に示される程に厳密に描かれることは要求されていないから、先の明細書の図６、図７等に描かれた円が孔部であるとしても、これら孔部の位置関係について図面を実測して求めた値によって考案の構成を特定することはできない。しかも、先の明細書等には、図６及び図７に記載された円がそれぞれ対応する位置関係にある旨の記載はないから、図面の表示のみにより、図６及び図７に記載された円がそれぞれ対応するものということはできない。
４　刊行物１（甲第６号証）２頁の下段中央には、「②横取付形（通し穴使用）」と表記して、基板とシリンダボディがボルトで固定され、スライドテーブルは図で左右方向に移動可能とされ、また、ボルトの頭部がスライドテーブル側にあって上記基板に固定されている状態が部分断面図として明瞭に記載されている。同頁中段には、「②横取付形（通し穴使用）」と表記した上、同頁中段中央の図において、通し穴が円として描かれている。決定は、刊行物１の２頁に描出された円からのみによってその記載事項を認定したのではなく、上記断面図、上記「②横取付形（通し穴使用）」の記載に加え、同頁下段の「自由度の高い取付方向　３方向からの取付が可能です。」との記載等を総合して、スライドテーブルに通し穴が形成されガイドレール及びシリンダボディに下穴が形成されていると認定したものである。これに対し、先の明細書等には、上記部分断面図に相当する記載及び断面形状を説明する記載がなく、そのため、３つの円として記載されたものが、ある深さを有する孔か、貫通する孔か、孔ではなく異種材料を埋め込んで円として表示されているものか、一切不明である。
５　Ｉ教授の見解書（甲第８号証）では、先の明細書等の図６及び図７に記載された円が固定用穴であることは当業者であれば理解できる旨の見解を示すが、その合理的説明は何らされていない。まして、主要部の構成が先の明細書等に記載してあるという根拠、理由は、何ら示されていない。
登録意匠第８５８３４９号公報（甲第９号証）の流体圧シリンダは、先の明細書等の記載事項に何ら関係がない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由（主要部の構成が先の明細書等に記載されているかどうかの判断の誤り）について
(1)　本件明細書等（甲第２号証）には、「本考案は、壁面等にシリンダボデイを簡便に固定することが可能なスライドアクチュエータに関する。」（４欄【０００１】）、「本考案に係るスライドアクチュエータによれば、以下の効果が得られる。すなわち、スライドテーブルをシリンダボデイ上の所定位置に位置決めすると、シリンダテーブルの固定用孔部とスライドテーブルの貫通用孔部の軸線を一致させることができる。したがって、前記貫通用孔部から前記固定用孔部に固定用部材を挿入することにより、シリンダボデイを壁面等に簡便に固定することができ、しかも小型化できる。」（１０欄【００３４】【００３５】）との記載がある。これらの記載によれば、本件考案は、スライドアクチュエータにおいて、そのシリンダボデイを壁面等に簡便に固定すること及びこれを小型化することを目的とするものであると認められる。
そして、その目的を具現する手段について、本件明細書等（甲第２号証）には、「壁面等に装着する際の利便性を図った第４実施例に係るスライドアクチュエータを図10に示す。スライドアクチュエータ90は、シリンダボデイ12にねじ孔92a、92bを形成し、またその上部のガイドレール34に前記ねじ孔92a、92bよりも大径の孔部94を形成し、さらに、スライドテーブル14に前記孔部94と同径の孔部96a、96bを形成している。図示しないロッドがシリンダ室16a、16bに収納されている状態で、ねじ孔92aに対して孔部96aが、ねじ92bに対して孔部94，96bがその中心を一致するように構成されている。・・・このように本実施例のスライドアクチュエータ90では、ガイドレール34およびスライドテーブル14にねじ100a、100bの頭部102a、102bよりも大径の孔部94、96a、96bが形成されているため、シリンダボデイ12の底面を壁面等に装着する場合、スライドテーブル14側からねじ100a、100bをシリンダボデイ12のねじ孔92a、92bに螺入できる。したがって、シリンダボデイ12の底面を壁面等に簡単に装着することができる。」（９欄【００３０】～１０欄【００３３】。以下「第４実施例の記載」という。）」と記載されている。(2)　ところが、先の明細書等（甲第５号証）には、「本考案は、スライドアクチュエータに関し、一層詳細には、シリンダボデイとスライドテーブルとの間に画成された溝内にローラを配設し、スライドテーブルの移動に際して、耐荷重性を増し且つ小型化、軽量化が促進されるスライドアクチュエータに関する。」（【０００１】）との記載はあるが、本件明細書等に記載されたような、シリンダボデイを簡便に壁面等に固定することは全く記載されていないし、第４実施例の記載も全くなく、図10も添付されていない。したがって、シリンダボデイの底面を壁面等の他の部材に装着する固定手段についての構成、すなわち、主要部の構成を含む請求項１に係る本件考案及びこれを引用する請求項２ないし１４に係る本件考案は、いずれも先の明細書等に記載されてはいないから、本件出願について、先の出願に係る国内優先権は認められない。
(3)　原告は、先の明細書等について、当業者であれば、図１の大径な孔部及び図４の大径な二重円を、スライドアクチュエータの取付け用の孔部であると直感的に認識することができると主張する。
しかしながら、先の明細書等（甲第５号証）では、図１及び図２が第１実施例を開示し（【０００９】【００１０】）、図６及び図７が第２実施例を開示している（【００２４】）が、本件明細書等（甲第２号証）においても、これらの図面は、同様に第１実施例、第２実施例を示している（【０００８】【０００９】【００２３】）。図１では、ガイドレール34には、符合34の引き出し線の先端近傍に大径な孔部が形成されているが、この構造、機能、作用等について、先の明細書等には何も記載されていない。図４は、第１実施例のスライドアクチュエータの一部横断要部説明図であるが、ここで左右に延びた一点鎖線の上部に平面図が、下部に断面図が描写され、平面図の部分には、ガイドレール34に６個の二重円が、断面図の部分には、ガイドレール34に当該６個の二重円中、他の３個より径が大きい３個の二重円の内側の円のみが描写されているが、この構造、機能、作用等についても、先の明細書等には何も記載されていない。


仮に、図１における符合34の引出し線の先端近傍の大径な孔部が図４の右端の大径な二重円に対応するとしても、図４における右から３番目及び５番目の大径な二重円に対しては、図１のどの円が対応するのかは明らかでない。また、図６及び図７の第２実施例については、先の明細書等（甲第５号証）に「第２実施例に係るスライドアクチュエータ60について、図６、図７を参照して説明する。スライドアクチュエータ60において、第１実施例と略同一の構成要素には同一の参照符号を付し、その詳細な説明を省略し、以下、同様とする。」（【００２４】）、「本実施例のスライドアクチュエータ60は、シリンダボデイ12の長手方向の側面にポート62、64を設けて、第１実施例のヘッドカバー18を不要にしたため、また、ガイドレール34の先端をエンドプレート30の孔部68に進入可能に構成したため、シリンダボデイ12の長手方向の長さが短縮され、スライドアクチュエータ60の一層の小型化が達成される。」（【００２６】）と記載されている。これらの記載によれば、第２実施例は、第１実施例を基本構成として、ヘッドカバー18を省略し、ガイドレール34の先端をエンドプレート30内に進入させることにより、スライドアクチュエータの一層の小型化を達成することを特徴とするものと認められるから、スライドテーブルの構成については、第１実施例と変更がないものと解される。これを前提としてみると、図６のスライドテーブル14上の中央部に長さ方向に沿って配置された大径の円、楕円及び小径の円は、いずれも深度を示す方法で描画されていない上、図１のスライドテーブル14上の二重円、楕円及び小径の円と比較して形状及び位置において相違し、また、図７では、合計６個の円の内の３個の円にハッチングがされている点で図２の合計６個の円と相違するが、これらの相違について何ら記載はない。
そうすると、先の明細書等には、その図面に上記二重円等がみられるとはいえ、その記載は、この種のスライドアクチュエータを壁面等に固定する手段について、主要部の構成を開示しているとは認められない。(4)　ところで、原告は、先の明細書等の図６に描かれているシリンダボディ12とスライドテーブル14の大径の３つの孔がシリンダボディ12を固定するための固定用部材を挿通させる孔であることは、当業者であれば容易に認識可能であると主張する。しかしながら、前示のとおり、図６及び図７が図示する、小径の円、大径の円及び楕円の技術的意義については、先の明細書等に何も記載されていない。また、原告は、図６及び図７の実測結果について主張するが、これら図面は、実用新案登録出願の願書に添付する図面であって、設計図のように細部にわたるまで一定の縮尺により正確に描写されたものではないから、その図面を実測した割合に基づく主張は、上記判断を左右するものではない。(5)　原告は、さらに、刊行物１の２頁最上段の図面における「小型・軽量」との表示からの２つの矢印間に示された円が下穴であり、同図より２つ下の図面における「横取付形（通し穴使用）」との表示からの矢印の示す円が通し穴であると当業者が認識できるのであれば、先の明細書等の図６及び７で描出された円も通し穴又は下穴であると当業者が認識可能であると主張する。しかしながら、刊行物１（甲第６号証）の２頁中段には「②横取付形（通し穴使用）」、同頁下段には「自由度の高い取付方向　３方向からの取付が可能です。」との記載があり、同頁下段中央に「②横取付形（通し穴使用）」と表記して、頭部がスライドテーブル側にあるボルトがシリンダボデイを基板に固定していることを示す部分断面図が描写されている。これに対し、先の明細書等には、前示のとおり、図６及び図７が図示する円についての記載が一切ないのであるから、主要部の構成が先の明細書等に記載されていないとし、他方、刊行物１の通し穴がシリンダボディ12を固定するための固定用部材を挿通させる孔であるとした決定の判断に誤りはない。
(6)　Ｉ教授の見解書（甲第８号証）は、先の明細書等の図７の白抜きの円が固定用の穴であること、図６の白抜きの円を経て図７の白抜きの円からねじを挿入することができることは、当業者であれば当然に読み取れるとする。しかしながら、上記見解書には、そのように読み取れるとする根拠について具体的な記載はなく、同見解書の内容は、当裁判所の上記判断を左右するものではない。また、原告は、登録意匠第８５８３４９号公報（甲第９号証）の大径な円の孔部から半欠け状の長円を通って、小径な二重円の孔部にねじを螺入させて流体圧シリンダを固着する構成であることが、当業者であれば容易に看取できると主張する。しかしながら、この公報は、意匠に関するものであって、原告が主張する「大径な円」、「半欠け状の長円」及び「小径な二重円」についての説明は一切ないこと、正面図及び背面図には、原告主張の二重円のほかに、大小径の二重円が描出されているが、これらが何を示すものか、また、これらと原告主張の二重円との関係が不明であることに照らすと、この公報の記載も、当裁判所の上記判断を左右するものではない。
２　以上のとおり、原告主張の決定取消事由は理由がなく、他に本件決定を取り消すべき瑕疵は見当たらない。
よって、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第１３民事部
裁判長裁判官　　　篠　　原　　勝　　美
裁判官      石　　原　　直　　樹
裁判官　　　長　　沢　　幸　　男


主　　　文
一　被告長野県知事に対する本件訴えを却下する。
二　原告の被告長野県佐久地方事務所長に対する請求を棄却する。三　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第一　請求
一　原告
１　被告長野県佐久地方事務所長が平成一〇年六月一〇日付けで原告に対してした別紙物件目録記載の土地の取得にかかる不動産取得税賦課決定（課税標準金一四七万六〇〇〇円、税額金五万九〇〇〇円）を取り消す。
２　被告長野県知事は、原告に対し、別紙物件目録記載の土地の取得につき不動産取得税賦課決定をせよ。
３　訴訟費用は被告らの負担とする。
二　被告ら
主文と同旨
第二　事実の概要
一　事案の要旨及び争点
本件は、被告長野県佐久地方事務所長（以下「被告地方事務所長」という。）が原告に対してした原告の別紙物件目録記載の土地（以下「木件土地」という。）の取得にかかる不動産取得税賦課決定（以下「本件賦課決定」という。）につき、被告長野県知事（以下「被告知事」という。）又は被告地方事務所長が自ら課税標準となるべき価格を決定していない点、同定資産課税台帳に登録された本件土地の価格（以下「登録価格」という。）が適正な時価とはいえず、登録価格により不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定し難いにもかかわらず、登録価格に基づき価格を決定した点において違法であると主張し、被告地方事務所長に対し本件賦課決定の取消しを求めるとともに、被告知事に対し新たな不動産取得税賦課決定を求めるものである。これに対し、被告地方事務所長は、不動産取得税の賦課決定権限は地方事務所長に委任されている上、本件賦課決定における課税標準となるべき価格は、地方税法（以下、単に「法」という。）七三条の二一第一項に従い、登録価格に基づいて決定したものであるから、本件賦課決定は適法であるなどとして請求の棄却を求め、また、被告知事は、被告知事に対し賦課決定を求める訴えは、法的根拠を欠く不適法なものであるとして訴えの棄却を求める。
したがって、本件の争点は、
１　原告の被告知事に対する訴が適法なものか否か
２　被告地方事務所長による本件賦課決定が違法なものであるか否かである。
二　争いのない事実等
１　原告は、平成一〇年二月一八日、本件土地を取得した。この時点において固定資産課税台帳に登録されていた本件土地の価格は、基準年度（法三四一条六ないし八号参照）
である平成九年度の固定資産課税台帳の登録価格三一四万一〇二四円であった。２　第二年度である平成一〇年度の固定資産の価格は、法三四九条二項ただし書所定の特別の事情がない限り、基準年度である平成九年度の価格によることになる。しかるところ、御代田町長は、平成一〇年度において、御代田町の一区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、平成一〇年度において本件土地に係る平成九年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格（以下「修正前の価格」という。）を平成一〇年度の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認め、法附則一七条の二第一項の特例を適用し、本件土地の平成一〇年度の固定資産税の課税標準につき、修正前の価格を自治大臣が定める基準（以下「修正基準」という。）によって修正した価格（以下「修正価格」という。）とする旨決定し、平成一〇年一月一日時点における修正価額である二九五万二三二二円を固定資産課税台帳に登録した。
なお、御代田町長が右修正価格を決定した時期及び固定資産課税台一帳に登録した時期は明らかではないが、原告が本件土地を取得した平成一〇年二月一八日時点においては、固定資産課税台帳には未だ右修正価格は登録されておらず、平成九年度の登録価格が記載されたままになっていた。
３　被告地方事務所長は、平成一〇年四月三日、長野地方法務局軽井沢出張所における不動産登記申請書の閲覧調査により、原告が本件土地を取得したことを把握し、原告に対し、同年六月一〇日付けで、本件土地の取得について、課税標準を一四七万六〇〇〇円、税額を五万九〇〇〇円とする本件賦課決定をした。右の課税標準は、法附則一一条の五第一項、長野県県税条例（以下、単に「条例」という。）附則一六条の三第一項に基づき、遅くとも平成一〇年四月三日までに平成一〇年度の固定資産課税台帳に登録されていた本件土地の価格二九五万二三二二円の二分の一で、一〇〇〇円未満の端数を切り捨てた金額（法二〇条の四の二第一項）であり、税額は、これに税率一〇〇分の四（平成一〇年三月法律二七号による改正前の法七三条の一五第一項）を乗じて得た金額である。４　原告は、平成一〇年八月六日、長野県知事に対し、本件賦課決定に関する審査請求をしたが、長野県知事は、平成一一年六月一七日付けで審査請求を棄却する旨の裁決をした。
三　争点に関する当事者の主張
１　争点１について
（一）　原告
法七三条の二一第二項の規定によれば、固定資産課税台帳に固定資産の価額が登録されていない不動産又は同条第一項ただし書に規定する不動産については、道府県知事が不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとされているのであるから、被告知事は、右規定に従い速やかに原告の本件土地の取得にかかる不動産得税賦課決定をすべきである。したがって、被告知事に対する本件訴えは適法なものである。
（二）　被告
被告知事に対し、不動産取得税の賦課決定をするよう訴訟により求めることは法的根拠を欠いており、本件訴えは不適法である。
２　争点２について
（一）　被告


（１）　前記争いのない事実等３のとおり、本件賦課決定の時点においては、既に固定資産課税台帳に本件土地の価格が登録されていたため、被告地方事務所長は、法七三条二一第一項の「固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産」として、登録価格を基礎として本件賦課決定を行ったものである。仮に、法七三条の二一第二項の「固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されていない不動産」として、道府県知事が価格を決定する場合においても、法附則一一条の六の規定により、法附則一七条の二第一項の修正基準が適用され、市町村長が決定する場合も道府県知事が決定する場合も、同一の基準により価格を評価、修正するものであるから、結局、両者の価格は同一となるべきものである。したがって、被告地方事務所長が御代田町長の決定した固定資産課税台帳の登録価格に基づき行った本件賦課決定に違法はない。
（２）　法七三条の二一第一項ただし書にいう「当該固定資産の価格により難いとき」とは、当該不動産につき、固定資産税の賦課期日後に増築、改築、損壊、地目の変換その他特別の事情が生じ、その結果、右登録価格が当該不動産の適正な時価を示しているものということができないため、右登録価格を不動産取得税の課税標準としての不動産の価格とすることが適当でなくなった場合をいうところ、本件においては固定資産税の賦課決定期日である平成一〇年一月一日から本件不動産の取得日である同年二月一八日までの間において、「特別の事情」が生じた事実はない。
したがって、本件土地につき、法七三条の二一第一項ただし書の適用はない。
（３）
なお、被告知事は、法三条の二及び条例四条一項一号により県税の賦課徴収権限を各地方事務所の長に委任している。
（二）　原告
（１）　原告が本件土地を取得した平成一〇年二月一八日当時、固定資産課税台帳には本件土地の平成一〇年度の価格は登録されていなかったのであるから、法七三条の二一第二項の「固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されていない」場合に該当し、道府県知事が自ら自治大臣の定める固定資産評価基準によって不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定しなければならない。しかるに、被告知事ないしは被告地方事務所長は、いずれも不動産取得税の課税標準となるべき本件土地の価格を決定しておらず、本件賦課決定は違法である。（２）　不動産取得税の課税標準は、不動産を取得したときにおける不動産の価格であり（法七三条の一三第一項）、この価格は「適正な時価」（法七三条五号）でなければならないから、不動産取得税の課税標準決定のよりどころとなった固定資産課税台帳に登録された固定資産の価格が「適正な時価」でない場合には、法七三条の二一第一項ただし書の「当該固定資産の価格により難いとき」に該当し、同条の二一第二項により、道府県知事が自らが当該不動産にかかる不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定しなければならない。
本件賦課決定の課税標準の基礎となった登録価格は、二九五万二三二二円であるところ、本件土地の「適正な時価」は不動産鑑定士の鑑定結果によれば一二一万四四〇〇円であるから、右登録価格は「適正な時価」とはいえず、本件賦課決定は違法である。
第三　当裁判所の判断
一　争点１について
行政事件訴訟法二条及び第二章においては、公権力の行使に関する救済方法として、抗告訴訟を中心とした制度が規定され、同法三条二項ないし五項においては、抗告訴訟の訴訟類型として、処分又は裁決の取消訴訟、無効等確認訴訟及び不作為の違法確認訴訟が掲げられている。右の趣旨に鑑みれば、これら法定の抗告訴訟以外の公権力の行使に関する不服の訴訟（いわゆる無名抗告訴訟）は、行政庁が処分をなすべきこと又はなすべからざることについて法律上羈束されており、行政庁に自由裁量の余地が全くないなど、第一次判断権を行政庁に留保することが必ずしも重要ではないこと（明白性）、事前審査を認めないことによる損害が大きく、事前
救済の必要性が顕著なこと（緊急性）
、他に適切な救済方法がないこと（補充性）が認められる場合にのみ許されると解される。
本件の被告知事に対する訴えは、同被告に不動産取得税賦課決定を求めることを内容とするものであり、無名抗告訴訟の一類型である義務づけ訴訟であるところ、本件において前記の各要件が存しないことは明らかであり、被告知事に対する本件訴えは不適法である。
二　争点２について
１（一）　（本件土地は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産か否か。）
法七三条の二一第一項にいう「固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産」とは、不動産を取得した時点において、その取得の日の属する年の固定資産税の賦課期日における不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されている不動産を指し、基準年度に不動産を取得した場合において、右取得時までに基準年度に係る当該不動産の価格の決定及び当該価格の固定資産課税台帳への登録が行われず、固定資産課税台帳に前年度の価格が記載されたままになっているにすぎないときは、法七三条の二第二項にいう「固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されていない不動産」として、道府県知事は、法三八八条一項の自治大臣の定める固定資産評価基準により、当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定すべきものである（昀高裁昭和五〇年一二月一八日第一小法廷判決）ところ、右の理は、基準年度ではなく、固定資産の価格が基準年度の価格のまま据え置かれることとなっている第二年度及び第三年度において、法附則一七条の二第一項等の規定によって修正した価格を決定し、固定資産課税台帳に登録する場合においても妥当するものと解するのが相当である。


平成１３年（行ケ）第３０７号　特許取消決定取消請求事件
平成１５年７月１５日口頭弁論終結
判　　　　決
原　　　告　　　　ニッポン高度紙工業株式会社
訴訟代理人弁理士　田　中　幹　人
被　　　告　　　　特許庁長官　今井康夫
指定代理人　　　　酒　井　美知子
同　　大　橋　良　三
同　　涌井幸一
同　　一　色　由美子
同　　沼　澤　幸　雄
主　　　　文
１　特許庁が異議２０００－７２０１８号事件について平成１３年５月２８日にした決定を取り消す。
２　訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
主文と同旨
２　被告
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「アルカリ電池用セパレータ紙」とする特許第２９７８７８５号の特許（平成８年９月１２日特許出願，平成１１年９月１０日設定登録，以下「本件特許」という。請求項の数は１１である。）の特許権者である。本件特許に対し，請求項１ないし１１のすべてにつき，特許異議の申立てがあり，この申立ては，異議２０００－７２０１８号事件として審理された。原告は，この審理の過程で，平成１３年１月９日，本件特許の出願に係る願書に添付された明細書の訂正を請求した（以下，この訂正を「本件訂正」といい，本件訂正による訂正後の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。）。特許庁は，審理の結果，平成１３年５月２８日，「訂正を認める。特許第２９７８７８５号の請求項１～１１に係る特許を取り消す。」との決定をし，同年６月１８日にその謄本を原告に送達した。
２　特許請求の範囲（本件訂正による訂正後のもの。以下，【請求項１】ないし【請求項１１】により特定される発明をそれぞれ「本件発明１」ないし「本件発明１１」といい，これらをまとめて「本件発明」という。）「【請求項１】アルカリ電池における陽極活物質と陰極活物質とを隔離するためのセパレータ紙において，該セパレータ紙は陽極活物質と陰極活物質との内部短絡を防止するための緻密性を有する緻密層と，電解液の保液率を高めるための保液性を有する保液層とを抄紙時に積層一体化してなり，前記緻密層は叩解可能な耐アルカリ性セルロース繊維と合成繊維とを混抄し，該叩解可能な耐アルカリ性セルロース繊維を２０重量％～８０重量％の範囲で含有し，かつ，該叩解可能な耐アルカリ性セルロース繊維の叩解の程度がCSFの値で３００ml～０mlの範囲であり，又前記保液層は耐アルカリ性セルロース繊維と合成繊維とを混抄し，該耐アルカリ性セルロース繊維を２０重量％～８０重量％の範囲で含有し，かつ，該耐アルカリ性セルロース繊維の叩解の程度がCSFの値で７００ml以上であることを特徴とするアルカリ電池用セパレータ紙。
【請求項２】　保液層に用いる耐アルカリ性セルロース繊維の叩解の程度が未叩解である請求項１記載のアルカリ電池用セパレータ紙。【請求項３】　緻密層に用いる叩解可能な耐アルカリ性セルロース繊維として，マーセル化パルプ，リンターパルプ，ポリノジックレーヨン繊維，有機溶剤紡糸レーヨン繊維，プレハイドライドパルプから選択された１種又は複数のものを使用する請求項１又は２記載のアルカリ電池用セパレータ紙。【請求項４】　保液層に用いる耐アルカリ性セルロース繊維として，繊維長２mm～１０mmの再生セルロース繊維を使用する請求項１，２又は３記載のアルカリ電池用セパレータ紙。
【請求項５】　緻密層及び保液層に用いる合成繊維として，耐アルカリ性に優れた１種又は複数の合成繊維を使用する請求項１，２，３又は４記載のアルカリ電池用セパレータ紙。
【請求項６】　耐アルカリ性に優れた合成繊維がポリプロピレン繊維，ポリエチレン繊維，ポリアミド繊維，ビニロン繊維，ポリビニルアルコール繊維，ポリプロピレン－ポリエチレン複合繊維，ポリプロピレン－エチレンビニルアルコール共重合体複合繊維，ポリアミド－変性ポリアミド複合繊維，ポリプロピレン合成パルプ，ポリエチレン合成パルプから選択された１種又は複数のものである請求項５記載のアルカリ電池用セパレータ紙。
【請求項７】　ポリビニルアルコール繊維又はポリビニルアルコール粉末をバインダーとして，緻密層と保液層を積層したセパレータ紙全体に対して５重量％～２０重量％配合した請求項１，２，３，４，５又は６記載のアルカリ電池用セパレータ紙。
【請求項８】　緻密層の片面又は両面に保液層を積層一体化してなる請求項１，２，３，４，５，６又は７記載のアルカリ電池用セパレータ紙。【請求項９】　緻密層がセパレータ紙全体の坪量の５０％以下で，かつ，５ｇ／ｍ２以上の坪量である請求項１，２，３，４，５，６，７又は８記載のアルカリ電池用セパレータ紙。
【請求項１０】　セパレータ紙としての気密度が２秒／１００ml～１００秒／１００mlの範囲で，かつ，保液率が５５０％以上である請求項１，２，３，４，５，６，７，８又は９記載のアルカリ電池用セパレータ紙。【請求項１１】　セパレータ紙としての気密度が２秒／１００ml～１００秒／１００mlの範囲で，かつ，保液率が６００％以上である請求項１，２，３，４，５，６，７，８又は９記載のアルカリ電池用セパレータ紙。」
３　決定の理由


別紙決定書の写しのとおりである。要するに，本件訂正を認めた上，本件発明は，いずれも特開平３－５３４４６号公報（甲第３号証。以下，決定と同様に「刊行物３」という。）に記載された発明（以下「引用発明３」という。），及び，特開昭５３－１１５０３５号公報（甲第１号証。以下，決定と同様に「刊行物１」という。）に記載された発明，特開昭５３－１０３５３４号公報（甲第２号証。以下，決定と同様に「刊行物２」という。）に記載された発明（以下「引用発明２」という。），特開平６－２３１７４６号公報（甲第４号証。以下，決定と同様に「刊行物４」という。）に記載された発明（以下「引用発明４」という。），特開平５－３４３０４６号公報（甲第５号証。以下，決定と同様に「刊行物５」という。）に記載された発明，特開昭５７－１０１３４０号公報（甲第６号証）に記載された発明，特開昭４８－８３３３４号公報（甲第７号証）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができた，とするものである。決定が，上記判断において，本件発明１と引用発明３との一致点・相違点として認定したところは，次のとおりである（決定が，本件発明１と引用発明３との一致点・相違点の認定を，本件発明２ないし本件発明１１と引用発明３との一致点・相違点の認定の一部として援用して認定していることは，その説示自体から明らかである。）。
一致点
「アルカリ電池における陽極活物質と陰極活物質とを隔離するためのセパレータ紙において，該セパレータ紙は陽極活物質と陰極活物質との内部短絡を防止するための緻密性を有する緻密層と，電解液の保液率を高めるための保液性を有する保
液層とを積層してなるアルカリ電池用セパレータ紙」
相違点
「前者（判決注・本件発明１）が，「緻密層は叩解可能な耐アルカリ性セルロース繊維と合成繊維とを混抄し，該叩解可能な耐アルカリ性セルロース繊維を２０重量％～８０重量％の範囲で含有し，かつ，該叩解可能な耐アルカリ性セルロース繊維の叩解の程度がCSF（判決注・カナダ標準形口水度・CanadianStandardFreenessのことであり，JIS　P８１２１に規定される測定方法による。甲第１０号証【００６８】参照。）の値で３００ml～０mlの範囲である」のに対し，後者（判決注・引用発明３）はそのような規定を有しない点」（以下「第１相違点」という。）
「前者（判決注・本件発明１）が「保液層は耐アルカリ性セルロース繊維と合成繊維とを混抄し，該耐アルカリ性セルロース繊維を２０重量％～８０重量％の範囲で含有し，かつ，該耐アルカリ性セルロース繊維の叩解の程度がCSFの値で７００ml以上である」のに対し，後者（判決注・引用発明３）はそのような規定を有しない点」（以下「第２相違点」という。）
「前者（判決注・本件発明１）が緻密層と保液層を「抄紙時に積層一体化」するのに対し，後者（判決注・引用発明３）は積層方法が限定されていない点」（以下「第３相違点」という。）
第３　原告主張の決定取消事由の要点
決定は，本件発明１と引用発明３との一致点の認定を誤り（取消事由１），第１相違点ないし第３相違点についての判断も誤ったものであり（取消事由２ないし４），これらの誤りが，それぞれ，請求項１ないし請求項１１のすべてについての決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，決定は，すべて違法として取り消されるべきである。
１　取消事由１（一致点の認定の誤り）
決定は，本件発明１と引用発明３とを対比して，
「刊行物３記載の発明（判決注・引用発明３）における「高密度の不織布層」は，亜鉛のデンドライトを有効に防止して正極合剤（陽極活物質）と亜鉛負極（陰極活物質）との内部短絡を防止するものであるから，本件発明１における「陽極活物質と陰極活物質との内部短絡を防止するための緻密性を有する緻密層」に相当し，刊行物３記載の発明における「低密度で保液性の高い不織布層」は，本件発明１における「電解液の保液率を高めるための保液性を有する保液層」に相当するから，両者は，「アルカリ電池における陽極活物質と陰極活物質とを隔離するためのセパレータ紙において，該セパレータ紙は陽極活物質と陰極活物質との内部短絡を防止するための緻密性を有する緻密層と，電解液の保液率を高めるための保液性を有する保液層とを積層してなるアルカリ電池用セパレータ紙」である点で一致す
る」（決定書１０頁２～１３行）
と認定した。
しかし，引用発明３には，「高密度の不織布層」と「低密度で保液性の高い不織布層」があるだけであり，これらは，本件発明１の「緻密層」及び「保液層」とは異なるものである。決定の上記一致点の認定は誤りである。
２　取消事由２（第１相違点についての判断の誤り）
決定は，第１相違点について，
「耐アルカリ性セルロース繊維と合成繊維を混抄したアルカリ電池用セパレータ紙は刊行物４，５にも記載されており，また，刊行物４～７記載のいずれのアルカリ電池用セパレータ紙においても，耐アルカリ性セルロース繊維の含有量は２０重量％～８０重量％の範囲と重複するものであるから，耐アルカリ性セルロース繊維を２０重量％～８０重量％の範囲で合成繊維と混抄してアルカリ電池用セパレータ紙を形成することは，当業者にとって困難なことではない。ところで，刊行物４記載の耐アルカリ性セルロース繊維と合成繊維を混抄して形成したアルカリ電池用セパレータ紙は，耐アルカリ性セルロース繊維として叩解可能な有機溶剤紡糸レーヨン繊維を２０～９０重量％の範囲で含有し，かつ，該セルロース繊維の叩解の程度がCSFの値で５００ml～０mlであり，緻密性として気密度３．０秒／１００ml以上，保液性として保液率５００％以上を有し，内部短絡を防止する緻密性と，セパレータに要求される耐アルカリ性，保液性等を備えたものである。刊行物３記載の緻密層は，透気度３～５秒／１００ml程度，保液率３００％以上のものであって，亜鉛のデンドライトを有効に防止でき，かつ，保液性の低下に因る性能低下を生じないものが好ましく，レーヨン繊維，ポリプロピレン繊維，或いはビニロン繊維などを主体とするものが用いられるのであるから，そのような緻密層として，刊行物４記載の緻密性及び保液性を備えたセパレータ紙を用いることは，当業者が容易になし得ることである。」（決定書１０頁２段～１１頁２段）と判断した。しかし，決定のこの判断は誤りである。


(1)本件発明１の「緻密層」の役割は，内部短絡を防止するために亜鉛のデンドライトを有効に防止することだけではない。本件明細書の「叩解したセルロース繊維を含む緻密層は，電解液中での厚さの膨張は保液層に比べてわずかである。したがって，電解液中での膨張にともなう緻密層の孔径の拡大もわずかとなり，緻密層と保液層を積層することによって，保液率を高めてもセパレータ紙の電解液中での緻密性も損われにくくなるのである。」（甲第１０号証【００２８】）との記載から明らかなように，本件発明１の緻密層が有する緻密性は，単なる気密度だけではなく，実際に電解液を含浸した際における電解液中での膨張を抑制し，孔径の拡大を抑制するという観点からの緻密性も含むのである。そのために，本件発明１では，緻密層を，繊維の太さではなく，セルロース繊維の叩解の程度でコントロールするようにしたのである。
このような緻密層を叩解の程度でコントロールするとの本件発明１の技術思想は，刊行物３には開示も示唆もされていない。本件発明１における緻密層についての技術思想は，単に「気密度２～１００秒／１００ml」（甲第１０号証【００２５】）としたことではなく，叩解セルロース繊維のCSFを３００～０mlとすることより，電解液中の膨張を抑制し孔径の拡大を抑制することにあるのである。これに対して，引用発明３の高密度不織布層は，０．３～０．５デニール(繊維径の単位)の小径繊維を使用し高密度化したビニロン繊維不織布であり，その気密度が本件発明１の上記気密度と部分的に重複する範囲にあったとしても，電解液中の膨張を抑制し，孔径拡大を抑制することは不可能である｡(2)刊行物３には，「高密度層（緻密層）」の条件として，「高密度の不織布層はその透気度が３～５sec/１００cc程度，保液率が３００％以上のものが好適である。透気度がこの範囲より小さいと亜鉛のデンドライトを有効に防止できず，一方この範囲より大きい場合には保液性の低下に因る性能低下が起きるようになる。」（甲第３号証２頁左下欄５～１０行）との記載がある。決定は，刊行物３のこの記載に基づき，内部短絡を防止する緻密性として気密度３．０秒／１００ml以上，保液性として保液率５００％以上を有する引用発明４の不織布を，引用発明３のセパレータ紙における「高密度の不織布層」として用いることは，当業者が容易になし得ることである，と判断した。
引用発明３の「高密度層（緻密層）」への適用が可能な材料であるか否かは，その材料が，引用発明３の高密度層が充足すべき「透気度３～５sec／１００ml」との条件を充足しているか否かにより判断されるべきであることは，当然である。その材料がこの条件を充足していなければ，上記のとおり「透気度がこの範囲より小さいと亜鉛のデンドライトを有効に防止できず，一方この範囲より大きい場合には保液性の低下に因る性能低下が起きるようになる」のであるから，引用発明３の「高密度層（緻密層）」への適用が可能な材料である，と判断されることはあり得ない。
しかし，刊行物４に記載された実施例１ないし６の気密度３．０ないし４．０秒／１００ml（甲第４号証【００３９】表１）と，引用発明３の高密度の不織布層の透気度の範囲である３～５sec／１００cc（判決注・秒／１００mlと同じである。）とは，一見すると似ている数値であるとはいえ，実は，その測定方法が異なるものであるため，全く異なる数値とみるべきものなのである。すなわち，引用発明４の実施例における気密度の測定方法は，本件発明１の測定方法と同様であり，ＪＩＳ　Ｐ　８１１７のＢ型測定器の下部試験片取り付け部分に直径６mmの円筒形絞りを取り付け，同絞り面にセパレータ紙を挟み込み，セパレータ紙の直径６mm円筒面を１００mlの空気が通過するのに要する時間（秒／１００ml）が測定される（甲第４号証【００３４】）ものであるのに対し，刊行物３に記載された気密度の測定方法は，同じＪＩＳ　Ｐ　８１１７による測定方法ではあるものの，直径２８．６mmの円筒形絞り面に挟み込まれた同直径のセパレータ紙の円筒面を１００mlの空気が通過するのに要する時間（秒／１００ml）が測定されるものであり（甲第１３号証），その数値は，引用発明４及び本件発明１の測定方法の結果得られる数値の２２．７分の１倍となる（刊行物３に記載された測定方法では，セパレータ紙の透過面積が引用発明４の測定方法の約２２．７倍（（１４．３×１４．３×３．１４）÷（３×３×３．１４）≒２２．７）となり，気密度の数値は，透過面積に反比例するためである。）。このように，引用発明４の実施例１ないし６の気密度の数値を，刊行物3記載の測定方法による気密度に換算するためには「２２．７」で除する必要があるため，引用発明４の実施例１ないし６のセパレータ紙の気密度３．０秒／１００ml～４．０秒／１００ml（甲第４号証【００３９】表１参照）を，刊行物３記載の測定方法による気密度に換算した値でみると，０．１３２秒／１００ml～０．１７６秒／１００mlであり，昀も気密度の高い実施例7においても０．８３７秒／１００mlとなる。このような引用発明４のセパレータ紙の気密度は，引用発明３の「透気度３～５秒／１００ml」との適用条件より極端に数値が小さく，気密度が低いものであるため，刊行物３に「透気度がこの範囲（判決注・３～５秒／１００ml）より小さいと亜鉛のデンドライトを有効に防止できず」と記載されている範囲であって，引用発明３の「高密度層（緻密層）」として採用することができないものであることが明白である。


決定の上記判断は，刊行物４に記載された気密度測定方法と刊行物３に記載された気密度測定方法とが異なるものであることを看過し，これらが同じであるとの誤った前提に立ったものであり，明らかに誤りである。(3)刊行物４に，「叩解の程度がCSFの値で５００～０ml」の繊維を使用したセパレータ紙（甲第４号証・請求項1）が開示されていることは事実であり，このCSFの値は，本件発明１の緻密層のCSF（３００ml～０ml）の値と部分的に重複する。しかし，引用発明４は，「有機溶剤紡糸レーヨン繊維」という特定の繊維が有する性質を利用して，寸法収縮の小さいセパレータを実現することに関する技術であり，CSFのコントロールの観点からその課題を解決することを図っているものである。これに対して，引用発明３は，ビニロン製の高密度不織布層と低密度不織布層からなる２枚の層を積層し，高密度不織布層を内側（亜鉛負極側）にして円筒状に巻回し円筒状セパレータとするものであり，高密度，低密度をコントロールする要素は，使用するビニロン繊維の太さである。繊維の太さの観点から課題の解決を図ろうとしている引用発明３の「高密度層（緻密層）」の代替技術として，CSFのコントロールの観点から課題の解決を図ろうとしている引用発明４の，全く別異の繊維である「有機溶剤紡糸レーヨン繊維」をそのまま採用することは，何らの動機付けもないことであり，当業者といえども容易に行えることではない。
３　取消事由３（第２相違点についての判断の誤り）
決定は，第２相違点について，次のとおり判断した。
「刊行物１，５の記載から，繊維を抄いて製紙する以前に，繊維自体を叩解すると，抄造する際，叩解された繊維は，叩解されない繊維にくらべて，より密度の高い網目構造を形成し，繊維密度が増加すること（刊行物１参照），不織布の緻密性を高めるために叩解度は高いほうが望ましいが，高叩解領域ではセパレータとしての吸液量が減少し，一方，低叩解領域では不織布の緻密性が低下し，電池の内部短絡現象が発生しやすくなること（刊行物５参照），CSF値が小さい程叩解の程度が高く，CSF値が大きい程叩解の程度が低いこと（刊行物５参照）等が分かる。また，刊行物１には，叩解により繊維密度を高めて内部短絡を防止する緻密層と，叩解しない吸液性のよい低密度層を積層一体化したセパレータ紙が，刊行物２には，叩解により繊維密度を高めた緻密層と，殆ど叩解しない低密度層を，同時抄造により一体に抄合せた二層セパレータ紙が，それぞれ記載されているが，上記刊行物１，５記載の事項を勘案すると，刊行物１，２記載の低密度層は保液層に相当し，CSF値は大きいものであると認められる。そして，刊行物１記載のものは叩解しないのであり，刊行物２記載のものは殆ど叩解しないのであるから，共にCSF値が，刊行物５記載の低叩解領域である６００ml以上を超えていることは明らかであり，７００ml以上のものを含むと認められる。
さらに，刊行物３の〈従来技術〉の欄には，セパレータとしては，ポリオレフィン系繊維，レーヨン繊維，あるいはビニロン繊維などを主成分とし，これにパルプやリンターなどを適宜混合した耐電解液性の不織布が使用されている（第１頁右下欄第５～１０行参照）ことが記載され，刊行物４には，耐アルカリ性セルロース繊維として，有機溶剤紡糸レーヨン繊維，リンターパルプ，マーセル化クラフトパルプ等が開示されている。
上述の事項を勘案すると，刊行物３記載の保液層は，耐アルカリ性で保液率のできるだけ高いものがよいといえるから，相違点１について述べたと同様に耐アルカリ性セルロース繊維を，２０重量％～８０重量％の範囲で合成繊維と混抄したものとすると共に，叩解の程度が低くCSF値の大きいものとすることは，当業者が想到するに困難なことではなく，その際，刊行物１又は２に記載された叩解しない又は殆ど叩解しない，即ち，CSF値が７００ml以上のものを採用することは，当業者が容易になし得ることである。」（決定書１１頁３段～１２頁１段）しかし，決定のこの判断は誤りである。
(1)セパレータは，低密度であれば保液量が大きくなる。これは，電解液の保液はセパレータの繊維以外の空いた空間に電解液が進入し，空間が満たされることによってなされるためである。この観点に立てば，引用発明３の低密度層も保液層ということができる。
しかし，本件発明１の「保液層」は，実際に電解液を含浸した際の「保液層」に着目し，セパレータの電解液中での変化を基準としてとらえている。すなわち，セルロース繊維を配合したセパレータは，アルカリ電解液中では電解液に漬ける前に比べて，セパレータの厚さが膨張し，孔径が拡大して電解液を保液するのであり，その膨張の程度（電解液保液量）は，セルロース繊維のCSFに関係し，CSFの値の大きい，叩解の進んでいないセルロース繊維を配合したセパレータほど大きくなるのである。本件発明１は，保液層の保液量を叩解の程度でコントロールするようにしたものであり，このことについては，刊行物3に開示も示唆もされていない。(2)引用発明３のセパレータ紙は，合成繊維であるビニロン不織布から成るものである。このようなビニロン不織布からなるセパレータ紙は，低密度にして電解液の保液量を増しても，電解液の保持力に問題があって，重放電には適さないのであり，電池の重放電性能が重視されている現在では，アルカリ電池用セパレータ紙としては全く使用されていない。現在使用されているセパレータ紙には，セルロース系の繊維が必須成分として配合されていることは，当業者では周知の事項である。
４　取消事由４（第３相違点についての判断の誤り）
決定は，第３相違点について，「緻密層と保液層を同時抄造により一体に抄合せた二層セパレータ紙は刊行物２に記載されており，積層手段として，このような抄紙時に積層一体化する手段をアルカリ電池用セパレータ紙に適用することにより，格別な予期されない効果が奏されるものとは認められないから，刊行物３記載の緻密層と保液層を抄造時に積層一体化することは，当業者にとって容易である。」（決定書１２頁２段）と判断した。
しかし，引用発明２は，アルカリ電池用セパレータに関するものではないから，これを引用発明３に適用することは，当業者にとって容易ではない。また，本件発明１は，特定の構成を有して役割分担された「緻密層」と「保液層」を「抄紙時に積層一体化」することにより，固有の作用効果を発揮するアルカリ電池用セパレータである。引用発明３のように単に２枚のセパレータを積層するものとは異なる。決定の上記判断は誤りである。
第４　被告の反論の要点
原告が主張する取消事由はいずれも理由がなく，決定の認定判断に誤りはない。
１　取消事由１（一致点の認定の誤り）について


本件明細書の特許請求の範囲（請求項１）の，「該セパレータ紙は・・・緻密層と，・・・保液層とを抄紙時に積層一体化してなり」との記載から明らかなように，本件発明１のセパレータ紙は，緻密層と保液層とを積層して成るものである。
刊行物３には，「有底円筒状の電池缶内に，正極合剤，セパレータ，亜鉛負極を外側から順次配してなる発電要素を収納した筒形アルカリ電池において，前記セパレータとして，亜鉛負極側に設けた高密度の不織布層と，正極合剤側に配した低密度で保液性の高い不織布層からなるものを用いたことを特徴とする筒形アルカリ電池。」（甲第３号証，特許請求の範囲），及び，「透気度４．５sec／１００cc，保液率３８０％，厚さ０．１５mmのビニロン不織布Ａと，透気度０．８sec／１００cc，保液率４５０％，厚さ０．１５mmのビニロン不織布Ｂとを重合せて積層し，またビニロン不織布Ａを内周側に配した状態で，この積層物を１回巻回して筒状に丸めた後，この筒状物の一方の開口端を熱融着して塞いで底部とし，有底円筒状のセパレータを作った。」（甲第３号証３頁左上欄９行～１６行），実施例との記載がある。このように，引用発明３においても，セパレータ紙は緻密層と保液層を積層することによって作られているのである。決定が，前記のとおり，両者が「内部短絡を防止するための緻密性を有する緻密層と，電解液の保液率を高めるための保液性を有する保液層とを積層してなる」点で一致するとした点に，何ら誤りはない。
２　取消事由２（第１相違点についての判断の誤り）について(1)本件発明１において緻密層に使用する叩解可能な耐アルカリ性セルロース繊維は，有機溶剤紡糸レーヨン繊維，及び，ポリノジックレーヨン繊維を含むものであり（本件明細書（甲第１０号証）【００３７】，実施例３参照），引用発明４において使用されている叩解可能な耐アルカリ性セルロース繊維と重複しているのである。本件発明１と同様に緻密層と保液層という役割分担がされている引用発明３の緻密層に，引用発明４に記載された叩解可能な耐アルカリ性セルロース繊維を使用して，本件発明１の緻密層を得ることは，当業者が容易になし得ることである。
刊行物３には，亜鉛のデンドライト及び保液性の低下に因る性能低下を有効に防止することを目的として，レーヨン繊維，ポリプロピレン繊維，あるいはビニロン繊維などを主体とする，透気度が３～５sec／１００cc程度，保液率が３００％以上の高密度の不織布層を採用することが記載されている。引用発明４のセパレータ紙は，そのような特性を満たす高密度の不織布である。(2)原告は，本件発明１の緻密層が有する緻密性は，単なる気密度だけではなく，実際に電解液を含浸した際における電解液中での膨張を抑制し孔径の拡大を抑制するという観点からの緻密性も含むのである，そのために，本件発明１では，緻密層を，繊維の太さではなく，セルロース繊維の叩解の程度でコントロールするようにしたのである，このような緻密層を叩解の程度でコントロールするとの本件発明１の技術思想は，刊行物３に開示も示唆もされていない，と主張する。しかし，緻密性（気密度）とセルロース繊維の叩解の程度（CSFの値）は関連し，セルロース繊維が緻密であるとは，叩解の程度が高くCSF値の小さいものであること，すなわち，緻密性（気密度）をセルロース繊維の叩解の程度でコントロールすることは，決定の「第２相違点について」に記載されているとおりであり，次のとおり，従来から知られていたのである。
刊行物５には，「・・・不織布の緻密性を高めるために，ポリノジックレーヨンの叩解度は高いほうが望ましいが，CFS値（判決注・CSF値の誤記である。以下同じ。）で４００ml以下の高叩解領域ではセパレータとしての吸液量が減少し，低温，強負荷のパルス放電である1.8Ω･5秒ON/5秒OFFの放電性能が低下する。一方，叩解度がCFS値で６００ml以上の低叩解領域では不織布の緻密性が低下し，5ＫΩ,10ＫΩの超弱負荷の連続放電途中において電池の内部短絡現象が発生しやすくなる。・・・」（甲第５号証【００１４】，【００１５】）との記載があり，刊行物４には，「叩解された有機溶剤紡糸レーヨン繊維はアルカリ乾電池の電解液による収縮を伴うことなく繊維自体に膨潤性があり，電解液の保持力が増大してセパレータとしての高い保液機能を持ち，フィブリル化した極細枝別れ繊維の紙層構造となることによって孔径が小さく緻密性を持ったセパレータ紙である。このことによりアルカリ乾電池のセパレータ紙として使用した場合，両極活物質の接触による内部短絡の防止効果が大きく・・・均一に緻密性が大きいため無水銀化に伴う陰極亜鉛からの導電性生成物による内部短絡を防止して乾電池の長期間の保存性を向上させることができる。」（甲第４号証【００４９】），及び，「叩解度はCSF５００ml以上を上回る場合は，叩解による繊維のフィブリル化が不充分であり緻密性に劣り，逆にCSF０ml以上に叩解された材料を更に叩解すると，抄紙する際に抄紙機の抄き網から流出することとなり，歩留まり低下等の結果を招く。」（同【００１５】末文）との記載がある。これらから分かるように，アルカリ電池用セパレータ紙において，叩解により内部短絡を防止するための緻密性が得られ，セルロース繊維の叩解の程度で緻密性をコントロールすることは，従来からよく知られている事項である。
セパレータ紙が電解液中で膨張して孔径が拡大すると，陽極活物質と陰極活物質の内部短絡が生じる。引用発明４のセパレータ紙は，上記のとおり「フィブリル化した極細枝別れ繊維の紙層構造となることによって孔径が小さく緻密性を持った」もので，これにより「両極活物質の接触による内部短絡の防止効果が大きく」なるものであるから，本件発明１の緻密層のセルロース繊維と同程度に叩解された，引用発明４の「フィブリル化した極細枝別れ繊維の紙層構造」によって，電解液中の膨張が抑制され孔径の拡大が抑制されていることは明らかである。原告が本件発明１の緻密層の固有の作用・効果であると主張する「電解液中の膨張を抑制し孔径の拡大を抑制」するとの作用効果と，引用発明４のセパレータ紙の作用効果との間に格別な差異はない。