イ　構成要件Ｆ～Ｉの充足性（時系列処理方式，１状況内単１操作表示方式）本件特許発明は，構成要件Ｆの前段にいうような「これらの状況信号のいずれかが発生されたとき」に，構成要件Ｆの後段にいうように「前記信号発生装置によりそれぞれの状況及び車番を表す信号を，所定の符号形式のデイジタル信号を発生」させ，構成要件Ｇ～Ｉにいうように同信号の変調波を基地局へ向けて送信し，基地局で受信し，受信信号を処理するものである。つまり，本件特許発明においては，各操作による各状況信号の発生と，信号発生装置からのディジタル信号の発生，変調，送信，基地局での受信，復調，信号処理が一体としてまとまって行われるものである（時系列処理方式）。
これに対し，被告製品においては，各操作がなされると，記憶領域Ｍが各操作に対応する各データとなる（別紙「被告製品説明１」の１(３)～(６)。別紙「被告製品説明２」も同様である。）。しかし，各操作がなされてもタクシー内でのディジタル信号の発生はないから，本件特許発明の構成要件Ｆ～Ｉに定めるような一体としてまとまった処理は行われない。また，例えば，タクシーメータ２１でみると，①実車，次に②空車となり，この時点で基地局からのポーリング（信号）があると，基地局では②空車の信号処理をするだけであり，①実車の信号処理をすることはできない。同様に，①実車，②空車，次に③迎車となり，この時点で基地局からのポーリング（信号）があると，基地局では③迎車の信号処理をするだけであり，①実車及び②空車の信号処理はなされない。つまり，被告製品においては，各状況信号の発生と基地局での信号処理とは１対１に対応していない。したがって，被告製品は，構成要件Ｆ～Ｉに定めた処理方式（時系列処理方式）に該当しないから，同構成要件を充足しない。
また，本件特許発明の構成要件Ｆ～Ｉは，タクシーメータ，マイクのプレス釦又は各種スイッチのいずれか１機器の１操作ごとに，同操作の１状況信号が発生し，上記の処理が行われるものである（１状況内単１操作表示方式）。しかし，被告製品においては，タクシーメータ２１，状態表示器２２，スピーカマイク１８及び緊急スイッチ２３のいずれか１機器の各１操作ごとに信号処理がなされることはなく，記憶領域Ｍに記憶されている上記４機器の各状況のすべてのデータが同時に基地局に送信され，こうしたすべての状況を同時に画面に表示する多状況複数操作表示方式である（別紙「被告製品説明１」の２(３)～(７)。別紙「被告製品説明２」も同様である。）。したがって，この点からみても，被告製品は，構成要件Ｆ～Ｉを充足しない。
ウ　構成要件Ｄ，Ｅの充足性（半自動ＡＶＭシステム）本件特許権の出願日（昭和５８年３月２５日）当時，既に各種のＡＶＭシステムが知られていた（乙１，２）。その中で，本件特許発明は，車両位置確認について，通話状況（通話可能）を自動表示させる（構成要件Ｄ，プレス釦の操作）という状況下での通話方式，又は半自動方式（構成要件Ｅ，各種スイッチの操作）を採用したものと考えられる。しかるに，被告製品の車両位置確認は，上記各種ＡＶＭシステム（乙１，２）とは全く異なり，本件特許権の出願日当時において知られていなかったＧＰＳ－ＡＶＭシステムを採用し，本件特許発明に比べて顕著な効果を奏するものである（別紙「被告製品説明１」の１（２）及び３（２）～（４）。別紙「被告製品説明２」も，３（４）に代えて３（４’）となることを除いて同様である。）。したがって，被告製品は，構成要件Ｄ，Ｅを充足しない。
エ　構成要件Ｅ，Ｉの充足性（各種スイッチの操作）
構成要件Ｅ，Ｉの「各種スイツチ」には，少なくとも電源スイッチが含まれる。しかし，被告製品においては，電源スイッチのオン／オフに対応した色別表示はしない（別紙「被告製品説明１」の３（６）。別紙「被告製品説明２」も同様である。）。したがって，被告製品は，構成要件Ｅ，Ｉの「各種スイッチの操作による車番色別表示」の文言を充足しない。
オ　構成要件Ａ～Ｊの充足性（任意発呼方式）
構成要件Ａ～Ｊは，本件特許権の出願日（昭和５８年３月２５日）において知られていたＡＶＭシステム（乙１，２）のうち，「車両側で例えば活動状況の変更ごとに乗務員が手動により，定められたボタンを押して，車両側から運用管理センタに情報を送り運用管理センタでは必要な処理や表示を行う方式」，すなわちいわゆる任意発呼方式を定めたものであり，これは本件特許発明の基本的な技術思想である。しかし，被告製品は，任意発呼方式とは異なり，基地局から情報収集指令信号をタクシーに発し，各タクシーの状況を把握する，ポーリング方式である（別紙「被告製品説明１」の２。別紙「被告製品説明２」も同様である。）。したがって，被告製品は，本件特許発明の構成要件Ａ～Ｊを充足しない。原告は，被告製品は任意発呼方式をとることも可能である，と反論する。しかし，被告製品が任意発呼方式をとることができるのは，基地局が移動局による送信可能という条件を設定したときに限られ，かつ，基地局からいつでも遮断できるものであるので，被告製品が上記のような意味で任意発呼方式をとることができるわけではない。
カ　構成要件Ａ，Ｂの充足性（信号発生装置への車番の設定）構成要件Ａ，Ｂは，車番の識別のため信号発生装置を利用し，同装置に車番を予め設定したものである。しかし，被告製品においては，ＧＰＳ無線機１に無線機識別番号ｎを定め，基地局において，同識別番号及び利用している周波数帯域から車番ｉを算出している（別紙「被告製品説明１」の１（７），３（１）。別紙「被告製品説明２」も同様である。）。したがって，被告製品は，構成要件Ａ，Ｂの「信号発生装置に車番を予め設定」の文言を充足しない。
【原告の再反論】
ア　構成要件Ｆの充足性（ディジタル信号の不発生）


被告は，被告製品は構成要件Ｆを充足しない，と主張する。しかし，被告製品は，別紙「被告製品説明１」，同「被告製品説明２」に記載のとおり，マイクロコンピュータ１１にて読み出されたディジタル信号のデータ変復調器１４による変調波（直列アナログ信号）を，無線送受信部１５及びアンテナ１７により基地局へ向けて送信する，というものである。被告製品のこうした構成は，構成要件Ｆにいう「これらの状況信号のいずれかが発生されたとき，信号発生装置により，それぞれの状況及び車番を表す信号を，所定の符号形式のディジタル信号で発生させる」そのものである。
イ　構成要件Ｆ～Ｉの充足性（時系列処理方式，１状況内単１操作表示方式）被告は，本件特許発明の構成要件Ｆ～Ｉは，時系列処理方式，１状況内単１操作表示方式を定めているのに対し，被告製品は同時並列処理方式をとっているとの主張をする。しかし，本件特許発明の構成要件Ｆ～Ｉは，そのような方式に限定されるものではない。たとえ本件特許発明の実施例が，１状況ごとにその情報を基地局に送信するものであるとしても，特許請求の範囲の文言をそのような実施例に限定解釈すべきではない。
ウ　構成要件Ｄ，Ｅの充足性（半自動ＡＶＭシステム）被告は，本件特許発明の構成要件Ｄ，Ｅは半自動ＡＶＭシステムを採用したものであるのに対し，被告製品がＧＰＳ－ＡＶＭシステムを採用している，との主張をする。しかし，本件特許発明の構成要件Ｄ，Ｅは，被告の主張するようなＡＶＭシステムのみに限定したものではない。しかも，被告製品が本件特許発明のすべての構成要件をそっくりそのまま具備した上で「ＧＰＳ－ＡＶＭシステム」を採用するものであったとしても，本件特許発明の技術的範囲に含まれることに変わりはない。
エ　構成要件Ｅ，Ｉの充足性（各種スイッチの操作）
被告は，被告製品の緊急スイッチ２３は本件特許発明の「各種スイツチ」に含まれるところ，被告製品は緊急スイッチについて色別表示をしていない，と主張する。しかし，本件特許発明の構成要件Ｅ，Ｉにおいては，各種スイッチとして特定のスイッチを挙げているものではない。そして，本件特許発明の実施例に記載のあるすべてのスイッチが色別表示されていなければ，構成要件Ｅ，Ｉの文言を充足しない，とすることはできない。
オ　構成要件Ａ～Ｊの充足性（任意発呼方式）
被告は，本件特許発明はいわゆる任意発呼方式をとっており，被告製品はいわゆるポーリング方式をとっている，と主張する。しかし，本件特許発明の構成要件Ａ～Ｊは，任意発呼方式であるか，ポーリング方式であるかを一切限定していないから，こうした方式の違いを理由に被告製品が本件特許発明の技術的範囲に含まれないということはできない。
カ　構成要件Ａ，Ｂの充足性（信号発生装置への車番の設定）被告は，被告製品は，その無線機の特定された識別番号が車番に相当するとしても，車番は基地局で算出するものであるから，車番をタクシー側装置に予め設定することはなく，構成要件Ａ，Ｂを充足しない，と主張する。しかし，本件特許発明の構成要件Ａ，Ｂにいう「車番」は，１号車，２号車…というようなタクシーに付されたタクシー番号であり，タクシーから発信されるタクシーごとに異なる無線信号を区別するものであるところ，被告製品における無線機識別番号も，タクシーごとに搭載されている無線機識別番号であれ，当該タクシーを特定するものであり，車番であることに変わりはない。
（２）争点２（本件特許発明には無効理由が存在することが明らかであり，本件特許権に基づく差止め並びに損害賠償及び不当利得返還の請求は権利の濫用に当たり許されないか）
【被告の主張】
本件特許発明には無効理由が存在することが明らかであるから，本件特許権に基づく差止め並びに損害賠償及び不当利得返還の請求は権利の濫用に当たり許されない。
ア　刊行物に記載された発明について
（ア）本件特許発明は，以下のとおり，その特許出願前に日本国内において頒布された次の①，②の刊行物に記載された発明と同一であるか，同発明に基づいて，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下，「当業者」という。）が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条１項３号，２項，１２３条１項２号に該当し，無効理由が存在することが明らかである。①　「ＡＶＭシステムについて」（乙２；昭和５５年１１月，社団法人日本電子機械工業会作成）
②　「車両位置等自動表示（ＡＶＭ）システムについて」（乙１；昭和５５年１０月１日発行の「電波時報」第５号所収，郵政省電波監理局無線通信部陸上課作成）
（イ）上記（ア）①，②の刊行物に記載された発明（以下「被告引用技術」という。）の内容は，以下のとおりである。
①　産業上の利用分野
無線タクシーの状況表示システム
②　従来技術の欠点ないし解決すべき課題
各タクシーの車番，位置及び変更ごとの活動状況を基地局で常時把握する表示システムを提供すること。
③　上記課題を解決するための構成
ａ　各タクシーの車番，位置及び活動状況を示すディジタル信号（例としてＮＲＺ等長符号方式）を変調して音声通話用電波で基地局（管理センター）に送信する。
ｂ　上記送信のため，既存設備に加えタクシー内付属装置として信号付加装置を設ける。
ｃ　車番は乗務員の操作によって変動してはならないから，固定番号として信号付加装置に付与する。また，活動状況は乗務員の操作によって変動するから，その操作に対応する信号を同装置に付与する。
ｄ　車番，位置信号及び活動状況を示す信号の送信方式として分散送信方式，分散受信方式及び半自動方式が採用できる。
ｅ　基地局で各タクシーの状況を把握するため，各タクシー乗務員の操作で基地局に送信する任意発呼方式及び基地局から各タクシーへの指令信号によって基地局が収集するポーリング方式がある。
ｆ　基地局には，既存の無線設備のほかに情報処理装置として指令卓，中央処理装置，表示盤（ディスプレイ）等を設ける。この情報処理装置はディジタル処理装置であり，送られてきた車番と活動状況等を示す電波を復調してディジタル信号とし，同信号を処理する。
ｇ　基地局の上記情報処理装置は表示盤に各タクシーの車番と位置及び活動状況を識別表示する。
④　効果


各タクシー（車番）の位置及び活動状況を基地局の表示盤に常時表示することが可能となり，効率的に配車業務を行うことができ，また，事故（緊急事態）が生じたときは早期に対策できる。
イ　本件特許発明と被告引用技術との対比について
（ア）本件特許発明と被告引用技術との一致点
①　本件特許発明の，産業上の利用分野（本件公報２欄２０行～２２行），従来技術の課題（本件公報２欄２３行～３欄１５行）及び効果（本件公報６欄１８行～２３行）は，いずれも，被告引用技術と同一である。②　本件特許発明を，被告引用技術の構成と対比すると，以下のとおりである。
ａ　構成要件Ａとの対比
被告引用技術における各タクシーの信号付加装置，基地局の指令卓，中央処理装置及び表示盤（ディスプレイ）は，本件特許発明の構成要件Ａにおける無線タクシーの「信号発生装置」，基地局の「信号処理装置」，「ＣＲＴデイスプレイ」（ＣＲＴとは，「カソード・レイ・チューブ」のことであり，テレビなどのブラウン管のことである。）にそれぞれ相当する。その他，同構成要件Ａにおける無線タクシーの「マイク」，「タクシーメータ」，「各種スイツチ」，「無線機」及び「アンテナ」並びに基地局の「アンテナ」及び「無線機」は，無線機タクシーの分野では周知な技術である。
ｂ　構成要件Ｂとの対比
被告引用技術においては，車番は固定番号として信号付加装置に付与されるものであるが（構成ｃ），これは本件特許発明の構成要件Ｂと同一である。
ｃ　構成要件Ｃ～Ｈとの対比
被告引用技術においては，基地局で各タクシーの状況を把握するため，各タクシー乗務員の操作で基地局に送信する任意発呼方式を採用できるが（構成ｅ），これは本件特許発明の構成要件Ｃ～Ｈにおける，乗務員によるタクシーメータ，マイク及び各種スイッチの操作によってその操作に対応した状況信号を発生させ，同状況信号を車番信号とともに，無線機及びアンテナにより基地局に送信して基地局で受信すること，上記送信に当たり，タクシーからディジタル信号（具体的には，ＮＲＺ等長符号など。本件公報４欄２９行～３３行を参照。）の変調波を基地局に送り，基地局で受信して復調し信号処理装置で処理して表示盤に各状況を表示するなど信号処理すること，と同一である。
ｄ　構成要件Ｉとの対比
被告引用技術においては，基地局の情報処理装置は表示盤に各タクシーの車番と位置及び活動状況を識別表示する（構成ｇ）が，これは本件特許発明の構成要件Ｉにおける，基地局表示盤上に受信した各タクシーの車番とその状況を対応させて識別表示すること，と同一である。
（イ）本件特許発明と被告引用技術との間の相違点
しかし，被告引用技術においては，本件特許発明の構成要件Ｉに，車番を「色別に表示させる」と記載されている構成が明確に示されていない。（ウ）本件特許発明と被告引用技術との間の相違点の検討そこで，車番を「色別に表示させる」という構成について検討する。色別表示は，文字表示と比較して識別がはるかに容易であり，文字表示が行われるようになる前から存在する方法であると推測され，古くから今日まで多用されている周知な技術である。そして，カラー表示盤（カラーテレビ用ブラウン管など）は，昭和３９年の東京オリンピック開催時におけるカラーテレビ放送を嚆矢として，本件特許権の特許出願前から普及している。その具体例としては，年末のテレビ番組「紅白歌合戦」における各組の表示板（紅組，白組），学校の運動会における各組の表示板（赤組，白組，青組，紫組等），交通信号の標識（赤，橙，青），駅構内での交通機関の識別表示板（丸の内線・赤，銀座線・橙，千代田線・緑等）などを挙げることができる。
以上によれば，上記イ（イ）記載の相違点は，当業者が被告引用技術に基づいて容易に推考をすることができた事項である。
【原告の主張（反論）】
ア　本件特許発明には，無効理由が存在することが明らかとはいえないから，本件特許権に基づく差止め並びに損害賠償及び不当利得返還の請求が権利の濫用に当たるとはいえない。
まず，被告は，本件特許権の特許出願前に日本国内において頒布された刊行物（乙１，２）に記載された発明（被告引用技術）があると主張する。しかし，乙１，２には，発行日らしき記載はあるものの，明確な発行日，発行者等の記載がないから，本件特許権の特許出願前に日本国内において頒布された刊行物といえるか不明である。
また，仮に乙１，２が「刊行物」といえるとしても，本件特許発明は，被告が主張する被告引用技術と同一でなく，その特許出願前に当業者が被告引用技術に基づいて容易に発明をすることができた発明ということもできない。なぜなら，本件特許発明において，その特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的部分といえる点は，すべてのタクシーの車番を，その変化する状況に従って色別に表示することにあるのに，被告引用技術においては，色別に表示することの技術は全く開示されていないばかりか，それを示唆する構成，作用効果等の記載もないからである。
イ　本件特許発明と被告引用技術との対比について
（ア）構成要件Ａとの対比
被告引用技術における，タクシーの信号付加装置並びに基地局の中央処理装置及び表示盤は，以下の①～③の理由により，本件特許発明の構成要件Ａにおける無線タクシーの「信号発生装置」並びに基地局の「信号処理装置」及び「ＣＲＴデイスプレイ」に相当しない。
①　構成要件Ａにおける無線タクシーの「信号発生装置」は，構成要件Ｆの文言からも明らかなように，稼働状況信号，通話状況信号，各種スイッチの状況信号のいずれかが発生したとき，それぞれの状況及び車番を表す信号をディジタル信号で発生させるものである。しかるに，被告引用技術における，タクシーの信号付加装置は，無線機や位置信号受信装置の状態の表示及びコントロールを行ったり（分散送信方式），車両番号や車両の状況を分散配置された受信設備へ電波で送ったり（分散受信方式），地区番号及び活動状況などをセットし無線機をコントロールしたりする（半自動方式）にとどまり，構成要件Ａにおける「信号発生装置」のように，稼働状況信号，通話状況信号，各種スイッチの状況信号という具体的状況信号が発生したとき，それに対応してそれぞれの状況及び車番を表す信号をディジタル信号で発生させるものではなく，これらの具体的機能を示唆する記載もないのである。


②　構成要件Ａにおける基地局の「信号処理装置」は，構成要件Ｉの文言からも明らかなように，状況信号及び車番信号を処理し，それぞれの車番をそれぞれの状況に従って色別に表示するための信号を発生するものである。しかるに，被告引用技術における，基地局の中央処理装置は，どのような機能を有するものかについて具体的構成が明らかでなく，しかも，状況信号及び車番信号を処理し，それぞれの車番をそれぞれの状況に従って色別に表示するための信号を発生するものでもない。
③　構成要件Ａにおける基地局の「ＣＲＴデイスプレイ」は，カラーディスプレイであるが，被告引用技術における，基地局の表示盤は，カラーディスプレイかどうかは明らかでない。
（イ）構成要件Ｂとの対比
被告引用技術においては，本件特許発明の構成要件Ｂの，「前記信号発生装置に，タクシー毎に異なる車番を予め設定しておき；」という構成が，何ら開示されていない。
（ウ）構成要件Ｃ～Ｈとの対比
被告引用技術においては，乙２の１０頁に「車両側で任意に（または一定時間ごと，一定走行距離ごと，活動状況の変更ごと等）乗務員が手動により，定められたボタンを押して，車両側から運用管理センタに情報を送り運用管理センタでは必要な処理や表示を行う方式があります（任意発信方式といいます）。」との記載があるにとどまり，本件特許発明の構成要件Ｃ～Ｈにおいて開示されているような，車番及び活動状況を示すディジタル信号を変調して基地局に送信することは記載されておらず，どのような釦を押すとどのような処理が行われてどのような信号が出力するか，についての具体的な構成も示されていない。
（エ）構成要件Ｉとの対比
被告引用技術においては，本件特許発明の構成要件Ｉにおける「各々の車番をそれぞれの状況に従って色別に表示させる」という構成がとられていない。すなわち，本件特許発明の構成要件Ｉは，すべてのタクシーの車番を，変化する状況に従って色別に表示するという構成をとることを示したものであるが，これによって，常時，運行中のタクシーのみならず，閉局しているタクシーも含めた全車の状況を把握することができ，効率的に配車業務を行うことができる。つまり，タクシーの状況は，数種類から多くて１０種類程度であるので，これらを色別表示すれば，白黒だけで表示した場合に比較して，一目で全体の状況が把握することができ，所期の目的が達成できる。しかるに，被告引用技術においては，色別に表示させるという構成がとられていないので，このような作用効果は奏し得ない。被告は，色別表示は，文字表示と比較して識別がはるかに容易であり，文字表示が行われるようになる前から存在する方法であると推測され，古くから今日まで多用されている周知な技術である，と主張する。しかし，仮に本件特許発明において，構成要件Ｉにおける「色別に表示させる」という構成以外のすべての構成が公知であったとしても，そうした被告引用技術において「色別に表示させる」という構成をとるという技術的思想は新規であり，進歩性も否定されないと考えられる。
（３）争点３（損害賠償の内容及び額）
【原告の主張】
ア　被告製品は，上記に主張したように，本件特許発明の技術的範囲に属するところ，被告は，かような被告製品を，平成４年から今日（提訴時）に至るまでの間，基地局につき１８０局分，移動局（タクシー）につき９０００局分を製造・販売した。そして，その販売合計額は３０億円を下らないところ，本件特許発明の実施料率としては，１０パーセントが相当であるから，本件特許権者が，自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる額は，３億円であるというべきである（特許法１０２条３項）。
イ　他の共有者の有する各請求権の承継（甲９，１０の各1，2）（ア）本件特許権につき，原告，アルプス自動車株式会社及び松本通信特機有限会社は，それぞれ４分の１の共有持分を有する（甲１）。（イ）アルプス自動車株式会社は，原告に対し，本件特許権（共有持分４分の１）に基づいて被告に対して有する，自己の持分に応じた過去分及び将来分の不当利得返還請求権及び損害賠償請求権を譲渡し，被告に対し，上記譲渡をした旨を通知した（甲９の1，2）。
同様に，松本通信特機有限会社は，原告に対し，本件特許権（共有持分４分の１）に基づいて被告に対して有する，自己の持分に応じた過去分及び将来分の不当利得返還請求権及び損害賠償請求権を譲渡し，被告に対し，上記譲渡をした旨を通知した（甲１０の1，2）。
ウ　したがって，原告は，不当利得の返還又は不法行為による損害賠償の請求として，被告に対し，上記アに記載した３億円の４分の３に相当する額である２億２５００万円の支払及び遅延損害金の支払を求めることができる。原告は，この２億２５００万円のうち，提訴日の３年前の日から提訴日までの間に被告製品が製造・販売されたことにより被った損害，損失分については，主位的に不法行為による損害賠償，予備的に不当利得の返還を請求し，平成４年から提訴日の３年前の日までの間に被告製品が製造・販売されたことにより被った損失分については，不当利得の返還を請求する。
【被告の主張】
原告の上記主張のうち，イ（ア）については争うことを明らかにはせず，その余については否認し，争う。
第３　当裁判所の判断
１　当裁判所は，被告製品は，本件特許発明の技術的範囲に属さず，しかも，本件特許発明には無効理由が存在することが明らかであり，本件特許権に基づく差止め並びに不当利得返還及び損害賠償の請求は権利の濫用に当たり許されない，と判断する。その理由は，以下に述べるとおりである。
２　争点１（被告製品は，本件特許発明の技術的範囲に属するか）について（１）構成要件Ｆの充足性について判断する。
ア　本件特許発明の構成要件Ｆにおいては，「これらの状況信号のいずれかが発生されたとき，前記信号発生装置により，それぞれの状況及び車番を表す信号を，所定の符号形式のデイジタル信号で発生させ；」と記載されている。そして，本件明細書の「発明の詳細な説明」欄には，以下のとおり記載されていることが認められる。


（ア）「本発明は，無線タクシーの配車業務を効率的に行うことのできる無線タクシーの状況表示システムに関する。」（本件公報２欄２０行～２２行）（イ）「従来，無線タクシーの配車業務は，基地局通信所から所定区域内に散在する複数台のタクシーに対して音声による呼出しを行い，空車からの音声による応答に基づいて配車の指示を行っていた。この場合，複数台の空車から同時に応答があると，基地局にいる配車係員は複数の車番を聞き分けなければならず，その数が多くなると車番を正しく聞きとることが難しかった。また，一般に，無線タクシーは，空車，賃送，支払，回送，閉局，割増のいずれかの状況にあるが，タクシーと基地局との間を音声だけで交信する場合，比較的短い時間間隔で変化する各タクシーの状況を常時把握することはほとんど不可能であった。更に，緊急事態が発生したときなどには，音声による連絡ができないことがあり，基地局でその状況を察知することができないようなこともあった。本発明は，このような無線タクシーの配車業務の実情に鑑みてなされたものであって，その目的は，一つの基地局において所定区域内のすべてのタクシーの状況を常時把握することができ，それによって配車業務を効率的に行うことのできる，無線タクシーの状況表示システムを提供することにある。」（本件公報２欄２３行～３欄２２行）。（ウ）「この目的を達成するため，本発明では，各タクシーに信号発生装置を設け，その稼働状況等が変化する度にそれぞれの状況と車番とを表すディジタル信号を発生させ，その信号を基地局で受信して，基地局の信号処理装置により処理し，その車番をそれぞれの状況に従って色別にＣＲＴディスプレイに表示させるようにしている。」（本件公報３欄２３行～３欄２９行）
（エ）「本発明によれば，基地局のＣＲＴディスプレイに，すべての車番が変化する状況に従って色別に表示されるので，基地局にいる配車係員は，常時全車の状況を把握することができ，効率的に配車業務を行うことができる。」（本件公報６欄１８行～２３行）
イ　また，証拠（乙１，２）及び弁論の全趣旨によれば，無線タクシーの状況表示システムにつき，本件特許権の特許出願（昭和５８年３月２５日）前において，以下の２つの方式（又はその組合せ）が存在していたと認められる。（ア）ポーリング方式。この方式は，音声通話の合間に車両に対し，運用管理センタから情報収集のための信号を音声通話用の電波を利用して送るものである。そして，車両側では，この電波を受信するとあらかじめ定められた方法で車両側が記憶している車両番号，車両の位置や活動状況を運用管理センタに送り返し，運用管理センタでは必要な処理や表示を行う。
（イ）任意発信方式。この方式は，車両側で任意に（または一定時間ごと，一定走行距離ごと，活動状況の変更ごとなどに），乗務員が手動により，定められたボタンを押して，車両側から運用管理センタに情報を送り，運用管理センタでは必要な処理や表示を行う。


ウ　上記によれば，本件特許発明は，従来，基地局からの音声による呼出しにより行われていた無線タクシーの配車業務について，複数のタクシーから回答があった場合は聞き分けるのが難しかったこと，音声という手段だけで短時間で変化するタクシーの状況を常時把握することが困難であったこと，緊急事態が発生したときなど音声による連絡が不可能な場合があったこと，などの技術的課題に鑑みて，各タクシーに信号発生装置を設け，その稼働状況等が変化する度にそれぞれの状況と車番とを表すディジタル信号を発生させ，その信号を基地局で処理し，タクシーの車番を状況別に色別表示するという手段をとることによって，上記の技術的課題を解決し，これにより，基地局にいる配車係員が常時全車の状況を把握することができ，効率的に配車業務を行うことができるという目的を達成することとしたものである。このように，本件特許発明は，タクシーの状況を常時把握しようとするものであり，また，上記に記載した本件明細書の「特許請求の範囲」，「発明の詳細な説明」には，上記イ（イ）に記載した任意発信方式に整合する記載があることが認められる。ところで，本件特許権の特許出願（昭和５８年３月２５日）前において，無線タクシーの状況表示システムとして，すでに，同任意発信方式とともに，上記イ（ア）に記載したポーリング方式が公知であったものであるが，本件明細書の「特許請求の範囲」欄，「発明の詳細な説明」欄のいずれにおいても，ポーリング方式を前提とする記載やこれを示唆する記載は何ら存しない。構成要件Ｆの「これらの状況信号のいずれかが発生されたとき，前記信号発生装置により，それぞれの状況及び車番を表す信号を，所定の符号形式のデイジタル信号で発生させ；」の意義は，上記の事情に加えて，当該構成要件の文言に照らしても，状況信号が発生されたときには，これを原因として，必ずそれに対応する信号を発生させ，基地局に送信することにより，基地局にいる配車係員が常時全車の状況を把握することができるようにしたことを意味するものであって，状況信号のいずれかが発生されたときにそれぞれの状況及び車番を表す信号が発生されない場合があることを含んでいないと解するのが相当である。エ　他方，被告製品は，別紙「被告製品説明１」の「２　基地局からのポーリング」（別紙「被告製品説明２」も同様である。）に記載するように，基地局側で収集指令信号を発生させ，タクシー側に送信し，タクシー側のマイクロコンピュータ１１が，記憶部にあるデジタルデータを読み取って基地局に送信するものである。この方式の場合には，基地局側において収集指令信号が発生されたときとその次に収集指令信号が発生されたときの間に，状況の変化が連続して生じたときには，収集指令信号間に生じた状況変化について送信されないものがあり得ることになる。また，被告製品においては，基地局側の収集指令信号によってではなく，各タクシーの乗務員の送信指令によって，マイクロコンピュータ１１が各記憶部にある全部のデジタルデータを同時にアナログ信号に変調等して基地局に送信することもできる。この場合も，各タクシーの乗務員の送信指令がなされたときとその次に送信指令がなされたときとの間に，状況の変化が連続して生じたときには，収集指令信号間に生じた状況変化について送信されないものがあり得ることになる。そうすると，被告製品においては，各タクシー側において状況信号のいずれかが発生されたときであっても，必ずしもそれぞれの状況及び車番を表す信号を発生させるものではなく，基地局の収集指令信号と次の収集指令信号の間又は各タクシーの乗務員の送信指令と次の送信指令の間に状況の変化があった場合であっても，それぞれの変化前の状況について同信号が発生されないことがあり得るのである。したがって，被告製品においては，状況信号が発生されたときには，これを原因として，必ずそれに対応する信号を発生させ，基地局に送信するものに該当するということはできないから，構成要件Ｆを充足しないといわざるを得ない。原告は，被告製品は，各状態信号の発生があると，マイクロコンピュータ１１が，無線機識別番号ｎとともにディジタル信号にして記憶領域ＭのＭ２１，Ｍ１８，Ｍ２３，Ｍ２２，Ｍｎに書き込むものであり，こうした構成は構成要件Ｆを充足すると主張するが，上記の構成要件Ｆの解釈に照らし，そのような構成をもって同構成要件を充足するということはできない。また，原告は，被告製品は，マイクロコンピュータ１１にて読み出されたディジタル信号のデータ変復調器１４による変調波（直列アナログ信号）を，無線送受信部１５及びアンテナ１７により基地局へ向けて送信する，というものであり，被告製品のこうした構成は，構成要件Ｆにいう「これらの状況信号のいずれかが発生されたとき，信号発生装置により，それぞれの状況及び車番を表す信号を，所定の符号形式のデイジタル信号で発生させる」そのものである，とも主張する。しかし，被告製品が原告の主張するような構成をとっていることは事実としても，被告製品において，状況信号が発生されたときには，これを原因として，必ずそれに対応する信号を発生させ，基地局に送信する構成となっていないこともまた上記に認定したとおりであって，このような被告製品が，構成要件Ｆの文言を充足しないことは，上述したとおりである。したがって，原告の主張は，採用できない。
（２）以上によれば，被告製品は，いずれも，構成要件Ｆを充足しないから，その余の構成要件の充足性につき検討するまでもなく，本件特許発明の技術的範囲に属さないというべきである。
３　争点２（本件特許発明には無効理由が存在することが明らかであり，本件特許権に基づく差止め並びに不当利得及び損害賠償の請求は権利の濫用に当たり許されないか）について
上記２において検討した結果によれば，被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属さず，その製造・販売は本件特許権を侵害するものではないから，原告の本訴各請求はいずれもすでに理由がないが，なお念のため，争点２についても判断すると，以下のとおりである。
（１）特許に無効理由が存在することが明らかであるときは，その特許権に基づく差止め，損害賠償等の請求は，特段の事情がない限り，権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である（昀高裁平成１０年(オ)第３６４号同１２年４月１１日第３小法廷判決・民集５４巻４号１３６８頁）。


そこで，以下では，本件特許発明につき無効理由の有無を検討する。（２）証拠（乙１，２）及び弁論の全趣旨によれば，「ＡＶＭシステムについて」と題する論稿は，昭和５５年１１月に社団法人日本電子機械工業会が編纂したものであること，その「はじめに」の欄（１頁）に，「日本電子機械工業会としても，郵政当局の処理方針に沿って，…本書を編纂した次第であります。この資料では，ＡＶＭシステムとはどういうものであるかを解説し，…今迄に多くの方々から頂いた御質問にお答えするよう質疑応答の形式でまとめました。十分御活用頂きたいと存じます。」と，その「おわりに」の欄（１７頁）に，「…十分御検討を頂きたく思います。…電波時報８０－No.５「車両位置等自動表示（ＡＶＭ）システムについて」（郵政省電波監理局無線通信部陸上課）を参照させて頂きました…」と記載され，その２４頁にはメモ書き用の用紙まで付いていることが，それぞれ認められる。これらからすれば，上記「ＡＶＭシステムについて」は，公益法人が編纂した論稿であって，その記載内容からみて単なる内部文書ではなく，関係する業界に属する者に広くＡＶＭシステムについての知識を普及させるための文書であるといえるから，本件特許権の特許出願（昭和５８年３月２５日）前において，公衆に対し頒布により公開することを目的として作成された文書であると認めることができ，特許法２９条１項３号にいう「特許出願前に日本国内において，頒布された刊行物」に該当するというべきである。原告は，乙２には，発行日らしき記載はあるものの，明確な発行日，発行者等の記載がないから，本件特許権の特許出願前に日本国内において頒布された刊行物といえるか不明である，と主張するが，上記に照らし，採用できない。
（３）証拠（乙２）によれば，上記刊行物には，以下の①～⑦のような記載がされ，別紙「本件刊行物記載発明図」のとおりの図が記載されている（以下，上記刊行物にこのように記載されている発明を，「本件刊行物記載発明」という。）。①　「“車両と無線”は効果のある業務手段の一つとして各分野で利用され…ています。しかしその利用形態は，車両と運用管理センタの間の音声通話による指示連絡であるため，種々の改善すべき問題点が残されています。」「ＡＶＭシステムは，…“車両と無線”の運用効率を高めるため開発されたもので，都市内を運行活動している車両の位置と活動状況などを運用管理センタで自動的に把握して，効果的な指令通話を行（う）ことを目的にしています。」（以上，４頁）
②　「ＡＶＭシステムには分散送信方式，分散受信方式，半自動方式の３方式がありますが，いづれの方式の場合でも運用管理センタにおいては，車両（何号車）ごとの現在位置（どこにいるか），活動状況（動態すなわち，タクシーの場合は空車か実車か等）を常時把握することができ，また今迄の無線機と同様に，音声による相互の連絡もできることです。」（６頁）
③　「ＡＶＭシステム（車両位置等自動表示システム：AutomaticVehicleMonitoringSystem）とは電波を利用して，運行中の車両の位置や活動状況（実車，空車または作業中等）を自動的に運用管理センタに収集し，これらを運用管理センタ内において常時把握できるシステムです。」
「『分散送信方式』　この方式は，車両の位置や活動状況を知る必要のある地域内の必要場所に，それぞれの位置信号を電波で常時発射している無線局（サインポストの無線局といいます）を分散配置します。車両が，あるサインポストのそばを通過する際，この電波を受信し，その位置信号を記憶しますが，走行により別のサインポストのそばにくると，すでに記憶している位置信号は，新しい位置信号に自動的に更新されます。この昀新の位置信号に車両番号や車両の活動状況等の情報を加えて，音声通話用の電波により運用管理センタに送る方式です。」「『分散受信方式』　…車両からは，その車両番号や車両の活動状況が音声通話用の電波により発射され，近くにある受信設備は，その電波を受信すると有線により運用管理センタに送られます。」
「『半自動方式』　…各車両には，地区番号別及び活動状況別の押ボタンを有した装置が装備され，乗務員は，車両の現在位置を確認の上，現在位置の地区番号ボタンおよび現況に応じた活動状況ボタンを押すことにより活動状況がセットされます。これに車両番号を加えて音声通話用の電波により運用管理センタに送る方式です。」（以上，８頁）
④　「車両の位置や活動状況等の情報は音声通話用の電波で運用管理センタに集めます…車両側で任意に（または一定時間ごと，一定走行距離ごと，活動状況の変更ごと等）乗務員が手動により，定められたボタンを押して，車両側から運用管理センタに情報を送り返し，運用管理センタでは必要な処理や表示を行う方式があります（任意発信方式といいます）。」（１０頁）
⑤　「『陸上運輸業務でのＡＶＭシステム適用例』　陸上運輸業務は…タクシー…等があります。タクシー事業…（に）ＡＶＭシステムを導入することにより，運用管理センタに○○方面の空車は○号車と×号車という表示ができます」（１２頁）
⑥　「利用者側で用意する設備としては運用管理センタ関係と車両関係がありますが，まず運用管理センタ関係では，基地局無線機（既設無線機があればそれを利用します）のほかに，附属装置として指令卓，中央処理装置，表示盤等が必要となります。車両関係では，車載無線機（既設無線機があれば，それを利用します）の
ほかに，附属装置として，
(1)　分散送信方式の場合：サインポスト電波の受信と情報の処理を行う『位置信号受信装置』及び無線機や位置信号受信装置の状態の表示及びコントロールを行う『信号附加装置』が必要です。
(2)　分散受信方式の場合：車両番号や車両の状況を分散配置された受信設備へ電波で送る『信号附加装置』が必要です。
(3)　半自動方式の場合：地区番号及び活動状況等をセットしたり無線機をコントロールする『信号附加装置』が必要です。」（１５頁）⑦　「『サインポストの無線局』『技術基準』…位置信号は，フレーム同期信号，地域信号及び地点信号により別図のとおり構成されるもの…であること…変調方式は，次のとおりのものであること…主搬送波の変調の形式は，周波数変調であり，…変調信号は，副搬送波…を位置信号により…変調されたものであること…『別図　位置信号の構成図』『符号方式』…ＮＲＺ等長符号…とする。」（１９～２１頁，２３頁）


（４）本件特許発明と本件刊行物記載発明との比較
①　本件特許発明と本件刊行物記載発明の一致点
ア　別紙「本件刊行物記載発明図」及び上記（３）⑤の「『陸上運輸業務でのＡＶＭシステム適用例』　陸上運輸業務は…タクシー…等があります。」，同②の「音声による相互の連絡もできる」，同⑥の「車両関係では…車両番号や車両の状況を…電波で送る『信号附加装置』が必要です。」，「車両関係では，車載無線機…が必要です。」との各記載から，本件刊行物記載発明は，複数台の無線タクシーのそれぞれに，マイク，信号発生装置，無線機及びアンテナを搭載するものであると認められる。また，別紙「本件刊行物記載発明図」及び上記（３）⑥の「運用管理センタ関係では，基地局無線機…が必要となります。」，「運用管理センタ関係では，指令卓，中央処理装置…が必要となります。」との各記載から，本件刊行物記載発明は，一つの基地局にアンテナ，無線機，信号処理装置を設けたものであることも認められる。
イ　上記（３）③の「車両番号…等の情報を…運用管理センタに送（る）」，「車両番号を加えて…運用管理センタに送る」，同⑥の「車両番号や車両の状況を…電波で送る『信号附加装置』」との各記載から，本件刊行物記載発明は，信号附加装置により車番を運用管理センタに送るのであるから，信号附加装置には，車番が予め設定されていることは明らかである。したがって，本件刊行物記載発明は，「信号発生装置に，タクシー毎に異なる車番を予め設定してお」くものである。ウ　別紙「本件刊行物記載発明図」及び上記（３）⑥の「車両関係では…車両番号や車両の状況を…電波で送る『信号附加装置』が必要です。」，同③の「車両が，…昀新の位置信号に車両番号や車両の活動状況等の情報を加えて，音声通話用の電波により運用管理センタに送る…」，同④の「車両の位置や活動状況等の情報は音声通話用の電波で運用管理センタに集めます…車両側で任意に（または一定時間ごと，一定走行距離ごと，活動状況の変更ごと等）乗務員が手動により，定められたボタンを押して，車両側から運用管理センタに情報を送り」との各記載から，本件刊行物記載発明は，信号発生装置により，タクシーのそれぞれの状況及び車番を表す信号を発生させ，タクシーの無線機及びアンテナにより基地局へ向けて送信するものであると認められる。
エ　別紙「本件刊行物記載発明図」及び上記（３）④の「運用管理センタでは必要な処理や表示を行う…」，同⑤の「運用管理センタに○○方面の空車は○号車と×号車という表示ができます」，同⑥の「運用管理センタ関係では，…基地局無線機…のほかに，…指令卓，中央処理装置，表示盤等が必要となります。」との各記載から，本件刊行物記載発明は，送信された信号を，基地局のアンテナ及び無線機によって受信し，この受信信号を信号処理装置により復調して信号処理し，各々の車番をそれぞれの状況に従って表示させるものであると認められる。オ　上記（３）①～⑥の各記載から，本件刊行物記載発明は，無線タクシーの状況表示システムであると認められる。
以上によれば，本件特許発明と本件刊行物記載発明とは，複数台の無線タクシーのそれぞれに，マイク，信号発生装置，無線機及びアンテナを搭載するとともに，一つの基地局にアンテナ，無線機，信号処理装置を設け，前記信号発生装置に，タクシーごとに異なる車番を予め設定しておき，前記信号発生装置により，タクシーのそれぞれの状況及び車番を表す信号を発生させ，前記タクシーの無線機及びアンテナにより基地局へ向けて送信し，この送信された信号を，前記基地局のアンテナ及び無線機によって受信し，この受信信号を前記信号処理装置により復調して信号処理し，各々の車番をそれぞれの状況に従って表示させることを特徴とする，無線タクシーの状況表示システムである点で一致する。
②　本件特許発明と本件刊行物記載発明の相違点
本件特許発明と本件刊行物記載発明の相違点としては，本件特許発明が複数台の無線タクシーのそれぞれに，タクシーメータ，各種スイッチを搭載し，同タクシーメータにより，その空車，賃送，回走等への操作に応じてそれぞれの状況を表す稼働状況信号を発生させ，タクシーのマイクにより，そのプレス釦の操作に応じて通話状況信号を発生させ，各種スイッチにより，その操作に応じてそれぞれの状況を表す状況信号を発生させ，これらの状況信号のいずれかが発生されたとき，信号発生装置により，それぞれの状況及び車番を表す信号を発生させるのに対し，本件刊行物記載発明が状況信号をどのように発生させるのか明らかでない点（以下，「相違点α」という。），本件特許発明がそれぞれの状況及び車番を表す信号を所定の符号形式のディジタル信号で発生させ，このディジタル信号の変調波を，基地局へ向けて送信するのに対し，本件刊行物記載発明において状況及び車番を表す信号がどのような信号か明らかでない点（以下，「相違点β」という。），本件特許発明が一つの基地局にＣＲＴディスプレイを設け，車番をそれぞれの状況に従ってＣＲＴディスプレイに色別に表示させるのに対し，本件刊行物記載発明が表示盤等に車番と状況を表示させる点（以下，「相違点γ」という。）の３点が挙げられる。
③　相違点α～γについての検討
ア　相違点αについて検討する。


本件特許権の特許出願前において，複数台の無線タクシーのそれぞれに，タクシーメータを搭載するという構成は，周知であったというべきであり，また，上記（４）①アに認定したように，本件刊行物記載発明には，タクシーにマイクを搭載するという構成が開示されている。さらに，タクシーに各種スイッチを搭載するという構成についても，上記（３）③に「各車両には，地区番号別及び活動状況別の押ボタンを有した装置が装備され，」とあることからすれば，当業者であれば，本件刊行物記載発明において容易に読み取ることができる事項であるということができ，同発明において実質的に開示されていると認めることができる。他方，本件刊行物記載発明においては，上記（４）①ウに認定したように，信号発生装置により，タクシーのそれぞれの状況及び車番を表す信号を発生させ，タクシーの無線機及びアンテナにより基地局へ向けて送信することが開示されている。そして，このようなタクシーのそれぞれの状況等を表す信号を発生させる場合の同信号の入力手段としてどのようなものを想定するかという点については，当業者であれば，タクシーに搭載される各機器について乗務員が通常行う操作を利用しようというのがごく自然な発想というべきである。そして，タクシーに搭載される機器としてマイク，タクシーメータ，各種スイッチがあることは，上記のとおり，周知の事実であるか本件刊行物記載発明に開示されていたのであるから，当業者が，これらの機器について乗務員が通常行う操作として，マイクのプレス釦の操作，タクシーメータの操作（空車，賃走，回走等への操作）及び各種スイッチの操作を採り上げて，そうした各操作に応じてそれぞれの状況を表す信号（稼働状況信号，通話状況信号，各種スイッチの表す状況についての状況信号）を発生させるという構成について想到することは，容易であったといわなければならない。原告は，本件刊行物記載発明には，どのような釦を押すとどのような処理が行われてどのような信号が出力するか，についての具体的な構成が示されていない，と主張するが，上記のとおり，本件の事情の下では当業者が具体的構成について想到することは容易であったと認められるので，採用できない。イ　相違点βについて検討する。
別紙「本件刊行物記載発明図」及び上記（３）③の「車両が，あるサインポストのそばを通過する際，この電波を受信し，その位置信号を記憶しますが，走行により別のサインポストのそばにくると，すでに記憶している位置信号は，新しい位置信号に自動的に更新されます。この昀新の位置信号に車両番号や車両の活動状況等の情報を加えて，音声通話用の電波により運用管理センタに送る」，同⑦の「『サインポストの無線局』『技術基準』…位置信号は，フレーム同期信号，地域信号及び地点信号により別図のとおり構成されるもの…であること…変調方式は，次のとおりのものであること…主搬送波の変調の形式は，周波数変調であり，…変調信号は，副搬送波…を位置信号により…変調されたものであること…『別図　位置信号の構成図』『符号方式』…ＮＲＺ等長符号…とする。」との各記載をみると，本件刊行物記載発明において，符号方式がＮＲＺ等長符号（ディジタル信号）である位置信号を，所定の方式で変調し，これに車両番号や車両の活動状況等の情報を加えて，電波により運用管理センタに送る，という構成が開示されていることが分かる。そうすると，当業者であれば，こうした構成から，稼働状況信号，通話状況信号等の状況信号のいずれかが発生されたときに発生させるそれぞれの状況及び車番を表す信号を，所定の符号形式のディジタル信号で発生させ，このディジタル信号の変調波を，基地局へ向けて送信する構成を，容易に想到することができるというべきである。
原告は，本件刊行物記載発明においては，車番及び活動状況を示すディジタル信号を変調して基地局に送信することは開示されていないとの主張をするが，上記のとおり，本件刊行物記載発明においては，所定の方式により変調された位置信号に車両番号や車両の活動状況等の情報を加えて，電波により運用管理センタに送ることが記載されているところ，その位置信号はＮＲＺ等長符号，すなわちディジタル信号であるというのであるから，車番，活動状況等の情報についてもディジタル信号と考えるのが自然である。そうすると，本件刊行物記載発明から，車番及び活動状況を示すディジタル信号を変調して音声通話用電波で基地局に送信することは容易に理解されるというべきである。原告の主張は，採用できない。ウ　相違点γについて検討する。
上記（４）①ア，エに認定したように，本件刊行物記載発明には，一つの基地局において各々の車番をそれぞれの状況に従って表示させること，が開示されている。
しかるに，変化する状況を識別するために色別の表示を行うことは，それ自体，本件特許権の特許出願前においても周知の技術の範疇に属していたことというべきである。このことは，例えば，鉄道等における列車用の信号機のように，保線を担当する係員等が状況を入力し，それに応じて信号機の色が切り替わって，列車の運転士に対して当該軌道への進入の可否を示すものや，電気製品の充電用ランプのように，充電中という状況と充電終了という状況を示すために色別表示されるもののように，状況の変化を識別するために色を用いている具体的な例が，本件特許権の特許出願前にすでに存在していたことからも，裏付けられる。このように，状況を識別するために色を用いるという技術思想は，本件特許権の特許出願前においてすでに存在しており，しかも周知な技術であったというべきであるから，当業者であれば，このような技術を，無線タクシーの状況表示システムにおいて適用し，上記のような，一つの基地局において各々の車番をそれぞれの状況に従って表示させるという構成から，本件特許発明の構成要件Ａの「一つの基地局に…ＣＲＴデイスプレイを設け」，構成要件Ｉの「車番をそれぞれの状況に従ってＣＲＴデイスプレイに色別に表示させる」という構成を想到することは容易であったと認められる。
原告は，仮に本件特許発明において，構成要件Ｉにおける「色別に表示させる」という構成以外のすべての構成が公知であったとしても，そうした公知技術において「色別に表示させる」という構成をとるという技術的思想は新規であり，進歩性も否定されない，と主張するが，上記のとおり，状況を識別するために色を用いるということ自体が周知な技術であったというべきであって，かかる周知な技術思想を，無線タクシーの状況表示システムにおいて適用することが容易とはいえないとする事情は認められない。原告の主張は，採用できない。
（５）まとめ
以上によれば，本件特許発明は，本件特許権の特許出願前に，当業者が，本件刊行物記載発明に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたと認められる。したがって，本件特許は，特許法２９条２項の規定に違反してされたものであるので，同特許に無効理由が存することは明らかであるから，本件特許権に基づいて，差止め並びに不当利得返還及び損害賠償の支払を求める原告の本訴各請求は，いずれも権利の濫用に当たり許されない。
４　結論


平成１２年(ﾜ)第２０９４６号　実用新案権侵害差止等請求事件
平成１３年８月２８日口頭弁論終結
判　　　　　　　　　決
原　　　　　　告    古林紙工株式会社
訴訟代理人弁護士    鈴木    和夫
同                  鈴木    きほ
補佐人弁理士　      野崎    照夫
被　　　　　　告    大王製紙株式会社
訴訟代理人弁護士    小坂　志磨夫
同                  小池   　　豊
同　　　　　　　　櫻    井彰    人
補佐人弁理士   　   永井    義久
主　　　　　　　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は，原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
１　被告は，別紙被告製品目録記載のティッシュペーパ用包装箱を製造し，又は販売してはならない。
２　被告は，その保管中の前項のティッシュペーパ用包装箱を廃棄せよ。３　被告は，原告に対し，２億７０００万円及びこれに対する平成１２年１０月１３日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
４　訴訟費用は，被告の負担とする。
５　仮執行宣言
第２　事案の概要
本件は，後記実用新案権（以下，「本件実用新案権」といい，その考案を「本件考案」という。）を有する原告が，別紙被告製品目録記載のティッシュペーパ用包装箱（以下「被告製品」という。）を製造し，販売している被告に対し，被告製品が本件考案の技術的範囲に属し，被告によるその製造販売は本件実用新案権を侵害するものであると主張して，被告に対して，被告製品の製造販売の差止め及び損害賠償を求めている事案である。
１　争いのない事実等
(1)　原告は，次の実用新案権（本件実用新案権）を有している。
ア実用新案登録番号      第２５４３４９２号
考案の名称    ティッシュペーパ用包装箱
出願年月日    平成３年１２月１３日
登録年月日　　平成９年４月２５日
イ上記実用新案権に係る願書に添付した明細書（以下「本件明細書」という。本判決末尾添付の実用新案登録公報参照）の実用新案登録請求の範囲請求項１の記載は次のとおりである。
「ティシュペーパａを収納した紙製箱本体Ｐ上面にそのティシュペーパ取出し用開口１を形成し，その開口１を被うシートＦを箱本体Ｐに貼着し，そのシートＦにはティシュペーパ取出し用スリット２を形成したティシュペーパ用包装箱において，上記シートＦを，箱本体Ｐとともに溶かしてもその紙再生に支障がなく，かつ引裂きに対して抗力のある和紙などの素材から成すとともに，そのシートＦの貼着のりも溶かしても支障のないものとしたことを特徴とするティシュペーパ
用包装箱」
(2)　上記考案の構成要件を分説すれば，次のとおりである（以下「構成要件Ａ①」のようにいう。）。
Ａ①　ティシュペーパａを収納した紙製箱本体Ｐ上面にそのティシュペーパ
取出し用開口１を形成し，
②　その開口１を被うシートＦを箱本体Ｐに貼着し，
③　そのシートＦにはティシュペーパ取出し用スリット２を形成したティ
シュペーパ用包装箱において，
Ｂ　上記シートＦを，箱本体Ｐとともに溶かしてもその紙再生に支障がなく，かつ引裂きに対して抗力のある和紙などの素材から成すとともに，Ｃ　そのシートＦの貼着のりも溶かしても支障のないものとしたこと
Ｄ　を特徴とするティシュペーパ用包装箱
(3)　被告は，業として，被告製品を，製造し，販売している。
２　争点
(1)　被告製品が本件考案の技術的範囲に属し，被告製品の製造・販売が本件実用新案権を侵害するか。なかでも，
ア　被告製品が構成要件Ａ及びＢを充足するか（争点１）。イ　被告製品が構成要件Ｃを充足するか（争点２）。
(2)　本件実用新案権には無効事由があり，本訴請求は権利濫用に当たるか（争点３）
(3)　原告の損害（争点４）
第３　争点に関する当事者の主張
１　争点１（被告製品が構成要件Ａ及びＢを充足するか）について
(1)　原告の主張
ア　構成要件Ａについて
被告製品の「ティシュペーパＴ」「紙製の箱本体１０」「ティシュペーパ取出し用開口１７」「シート２０」「ティシュペーパ取出し用スリット２１」「ティシュペーパ用包装箱５０」は，それぞれ本件考案の「ティッシュペーパａ」「紙製箱本体Ｐ」「ティシュペーパ取出し用開口１」「シートＦ」「ティシュペーパ取出し用スリット２」「ティシュペーパ用包装箱」に該当する。
したがって，被告製品においては，
ａ(ⅰ)　ティシュペーパＴを収納した紙製の箱本体１０上面にそのティ
シュペーパ取出し用開口１７を形成し，
(ⅱ)　その開口１７を被うシート２０を箱本体１０に貼着し，(ⅲ)　そのシート２０にはティシュペーパ取出し用スリット２１を形
成したティシュペーパ用包装箱５０において
との構成を具備する。したがって，被告製品は本件考案の構成要件Ａを充足することが明らかである。
イ　構成要件Ｂの分説について
構成要件Ｂを，さらに以下のように分説する。
上記シートＦを，
(ⅰ)　箱本体Ｐとともに溶かしてもその紙再生に支障がなく，
(ⅱ)かつ引裂きに対して抗力のある
(ⅲ)和紙などの素材
から成すとともに
ウ　構成要件Ｂ(ⅲ)のシートの素材について


被告製品のシート２０は，パルプ７５パーセント，レーヨン２５パーセントからなるレーヨン紙であり，機械漉き和紙の一種である。和紙は，手漉き和紙と機械漉き和紙に分類される。機械漉き和紙の原料としては，化学繊維であるレーヨンが使用されており，レーヨンを原料とする機械漉き和紙は，レーヨン紙と呼ばれ，障子紙として使用される典型的な機械漉き和紙である。本件考案は，大量に工業生産されるティシュペーパ用包装箱に係わるものであるから，「シートＦ」に使用される「和紙」は，「機械漉き和紙」が想定されているのであって，構成要件Ｂの「和紙」が，「手漉き和紙」に限定されることはあり得ない。したがって，被告製品のシート２０は，本件考案の，構成要件Ｂの「和紙」であって，被告製品は構成要件Ｂ(ⅲ)の「和紙などの素材」を充足する。ウ　構成要件Ｂ(ⅰ)の紙再生に支障がないことについて被告製品のシート２０は，上記のとおり，「和紙」（機械漉き和紙であるレーヨン紙）を素材とするものであって，「箱本体１０とともに溶かしてもその紙再生に支障がないこと」は明らかである。また，被告製品において，「シート２０」を箱本体１０とともに溶かしてもその紙再生に支障がないことは，原告が被告製品を使用して行った実験(1)（甲１２）及び実験(3)（甲１４）により裏付けられている。
したがって，被告製品は構成要件Ｂ(ⅰ)を充足する。
エ　構成要件Ｂ(ⅱ)の引裂きに対する抗力について
構成要件Ｂに，「引裂きに対して抗力のある」とは，シートのスリットからティシュペーパを取り出して使用する際，「この取出し時，ティシュペーパがスリットの縁に擦れてシートに引裂き力が加わるが，シートはその抗力を有するもののため支障がない。」（本件明細書【０００９】）ことをいう。ティシュペーパ用包装箱において，シートＦは，「開口１から塵埃が入るのを防止し（本件明細書【０００３】），かつ，一般に，ティシュペーパを取り出した際に，スリットにより次のティシュペーパを保持し，次のティシュペーパを取り出しやすくする機能（いわゆるポップアンドホールド機能）がある（乙１の４の２〔公開実用新案公報〕参照）。
「引裂きに対して抗力のある」とは，シートＦが，紙製箱本体に収納されているティシュペーパをすべて取り出すまで破れることがなく，塵埃の進入防止機能やポップアンドホールド機能を果たすことができ，実際の製品として支障が生じないことをいうものである。紙製箱本体に収納されているティシュペーパのすべてを取り出すまで，取出し時の引裂きに耐えるという作用が維持されれば足り，従来の合成樹脂（プラスチック）シートと物理的に同等のレベルの引裂き強度を有する必要はない。
被告製品の「シート２０」が，紙製箱本体に収納されているティシュペーパをすべて取り出すまで破れることがなく，取出し時の引裂きに耐えるという作用が維持され，塵埃の進入防止機能やポップアンドホールド機能を果たすことができ，実際の製品として支障が生じないことは，原告が被告製品を使用して行った実験の実験報告書(2)（甲１３）により裏付けられている。よって，被告製品の「シート２０」は，取出し時の引裂きに耐えるという作用が維持され，「引裂きに対して抗力のある」ものであるから，被告製品は，構成要件Ｂ(ⅱ)を充足する。
オ　争点１のまとめ
以上述べたとおり，被告製品は，シート２０を，
(ⅰ)　箱本体１０とともに溶かしてもその紙再生に支障がなく，
(ⅱ)かつ引裂きに対して抗力のある
(ⅲ)和紙であるレーヨン紙
から成す，との構成を有しており，構成要件Ｂをすべて充足する。
(2)　被告の主張
被告製品のシートは，構成要件Ｂの「引裂きに対して抗力のある」にも，「和紙などの素材」にも該当しないから，当該構成要件を充足しない。
ア　引裂き抗力について
本件考案のシートは，単に和紙であれば足りるのではなく，「引裂きに対して抗力のある」ものでなければならない。和紙であれば直ちに引裂きに対して抗力があるということができないことはいうまでもない。「引裂きに対して抗力のある」とは，出願経過を参酌すると，原告は，特許庁に提出した平成８年１１月２７日付け意見書中で，この要件を加入した目的につき，「シートＦが従来の合成樹脂（プラスチック）シートと同等の作用をなすことを明確にするため」と説明しているから，少なくともかかる作用が必要なことが明らかである。乙２の試験結果報告書によれば，被告の別製品たるティシュペーパ用包装箱の取出し口シートに使用されたポリエチレンフィルムからなるシートが，引裂き強さ５３８gfを有するのに対し，被告製品のシートの引裂き強さは２８．１gfであり，その１９分の１の強度しかない。原告が出願経過で述べた「シートが従来の合成樹脂（プラスチック）シートと同等の作用をなす」などとは到底いえないことは明らかである。
原告は，本件において，本件考案のシートが従来の合成樹脂（プラスチック）シートと物理的に同等のレベルの引裂き強度を有する必要はないと主張するが，出願経過における主張と矛盾し，禁反言の原則に反する主張で許されない。
イ　「和紙」について
原告提出の甲６や甲７の文献によれば，和紙とは，「我が国で発展してきた特有の紙」若しくは「我が国特有の紙」である「こうぞ，みつまた，がんぴ」等の靭皮繊維を原料とするものである。乙４に示されているとおりJISによると「レーヨン紙」は化学繊維を主原料とした「化学繊維紙」の分類に属するものであって，「和紙」の範疇に属さない。
２争点２（被告製品が構成要件Ｃを充足するか）について
(1)　原告の主張
ア　構成要件Ｃの「支障がない」とは，紙再生に支障がない，という意味である。
イ被告製品のシートの貼着のりについて


被告製品のシート２０の貼着のりである「シート貼着用接着剤３１」は，「酢酸ビニル重合体を主成分として，フタル酸ジ－ｎ－ブチルを可塑剤として含む」もの（被告主張の製品名「マルカボンドＣ６８０Ｇ」）である。酢酸ビニル重合体を主成分とする接着剤は，「酢酸ビニルエマルジョン接着剤」であり，合成樹脂系接着剤の中で一番多く使用されている接着剤であって，その主用途は木工用と紙工用（包装，製本，合紙，紙管など）である。そして，「酢酸ビニルエマルジョン接着剤」は，回収と紙再生が昀もよく行われている段ボール箱の製造において，ごく一般的に使用されている接着剤である。段ボール箱による紙再生過程において，「酢酸ビニルエマルジョン接着剤」が使用されていることは障害とされていない。したがって，被告製品において，「シート貼着用接着剤３１」として，酢酸ビニル重合体を主成分とする「酢酸ビニルエマルジョン接着剤」が使用されていても，紙再生に何らの支障もない。
また，被告製品の「シート貼着用接着剤３１」が，溶かしても紙再生に支障がないことは，原告が被告製品を使用して行った実験の実験報告書(1)（甲１２）及び同(3)（甲１４）により裏付けられている。よって，被告製品は，「シート２０のシート貼着用接着剤３１も溶かしても支障のないもの」という構成を具備し，構成要件Ｃを充足する。
(2)　被告の主張
ア　構成要件Ｃは，抽象的・機能的で，実用新案の構成要件として意味不明である。「支障がない」とは，何か１つの基準が設定されたうえでの表現であり，単に「溶かしても支障がない」というだけでは，考案の構成自体理解できない。イ　そこで本件明細書の記載を参酌すると，本件明細書には，「その再生には，紙製包装箱を溶かして行うが，その際，再生に不要な付着物は除去する必要がある」（【０００４】）とあり，また，「そのシートの貼着のりも溶かしても支障のないものとした」（【０００７】）と，同種の表現があり，他に，シートについて，「でんぷん樹脂などのように水可溶性のものからなる不織布などを採用し得る。」（【０００８】）とある。かかる本件明細書の記載に照らせば，構成要件Ｃにいうのりは，少なくとも，水溶性ののりであり，再生に当たってその除去作業を行う必要がないようなのりを指していることは明らかである。ウ　被告製品のシート接着のりは，酢酸ビニル重合体及びフタル酸ジ－ｎ－ブチルを成分とするもの（製品名「マルカボンドＣ６８０Ｇ」）であるところ，酢酸ビニル重合体には水溶性がなく（乙７），ポリ酢酸ビニル（酢酸ビニル重合体）は水に対し２０パーセントしか溶解せず，８０パーセントは残留することが文献により示されている（同号証４６頁第１３図）。
被告製品のシート接着のりに使用されている酢酸ビニル重合体は，エマルジョン系接着剤としても，ホットメルト接着剤としても使用されている。乙５ないし１３の文献によれば，ホットメルト接着剤は古紙再生に当たっての阻害要因物質であり，再生に当たっては除去しなければならないものである。エマルジョン系接着剤とホットメルト接着剤のいずれにより使用するかは使用方法の問題にすぎないのであって，酢酸ビニル重合体としての性質が変わるものではない。被告製品では，エマルジョン化して使用しているが，エマルジョン化して使用したとしても，昀終的には乾燥して固化した形で存在するのであるから，ホットメルト接着剤として使用した場合と同様，紙再生の阻害要因となる。
したがって，被告製品のシート接着のりは，構成要件Ｃを充足しない。３　争点３（本件実用新案権には無効事由があり，本訴請求は権利濫用に当たるか）について
(1)　被告の主張
本件考案には，明らかに無効事由が存し，無効となることが明白であるから，本件実用新案権に基づく請求は権利濫用に当たり，許されない。
ア　改正前実用新案法３７条１項３号該当
本件考案は，平成５年法律第２５号による改正前の実用新案法５条（以下「改正前実用新案法」という。）に規定する実用新案登録請求の範囲の記載要件を充たしておらず，同法３７条１項３号により無効とされるべきものである。本件考案は，実用新案登録請求の範囲の記載形式からして，公知のティシュペーパ用包装箱（構成要件Ａ）において，構成要件Ｂ及び同Ｃを特徴としたものとして実用新案登録出願されていることは明らかである。他方，実用新案権は，物品の形状，構造又は組合せにかかる考案を対象としているものである。ところが，本件考案において特徴部分とされるべき構成要件Ｂは「上記シートＦを，箱本体Ｐとともに溶かしてもその紙再生に支障がなく，かつ引裂きに対して抗力のある和紙などの素材から成すとともに」というものであり，構成要件Ｃは「そのシートの貼着のりも溶かしても支障のないものとしたこと」というものであって，ともにおよそ物品の形状，構造又は組合せとは相容れない抽象的・機能的記載に止まっている。また，「紙再生に支障がなく」「引裂きに対して抗力のある」「溶かしても支障のないもの」などという記載は，抽象的・機能的であるだけでなく，そこには何らの基準も示されておらず，考案の範囲を定める表現としてはそれ自体意味不明であって，実用新案登録請求の範囲の記載要件を欠如しているものといわなければならないから，本件実用新案権には，改正前実用新案法５条・３７条１項３号所定の無効事由が存することが明らかである。
イ改正前実用新案法３７条１項１号該当
(ア)　本件考案の実用新案登録出願前に米国において頒布された刊行物である米国特許第３３６９６９９号公報（乙１８）は，先のティシュペーパが取り出された後に，続くティシュペーパが取出しスリットから抜け落ちるフォールバック，及び先のティシュペーパが取り出されるときに，一以上のティシュペーパが抜け出るダブルプルを防止する技術を開示しているものであるところ，その構成は，大要次のとおりである。
Ａ　折り畳まれたティシュペーパの束の包装箱１０の上面１４には，取出し開口１３が形成され，この取出し開口１３は軽量ポリエチレンフィルムなどからなる滑らかで柔軟な素材１５により覆われている。素材１５は，上面１４の裏面に適宜の接着剤により固定され，取出し開口１３の長手方向中央線に沿う個々のティシュペーパを取り出すためのスリット１６を有する（同公報２欄４７～６０行）。


Ｂ　包装箱の開口における特殊な柔軟シート材料には限定はないが，プラスチックフィルム類が望ましい。他の柔軟フィルム，ティッシュ，薄い紙又は不織布材料もまた使用できる。これらの重要な特性は，十分な伸張性を有しかつ締付け把持作用を示すように弾力性を有することである（同公報４欄５３～６１行）。(イ)　同公報における「包装箱１０」は本件考案の「紙製箱本体Ｐ」に，「取出し開口１３」は「取出し開口１」に，「素材１５」は「シートＦ」に，「スリット１６」は「取出し用スリット２」にそれぞれ該当する。そして素材１５は取出し開口１３を被い，包装箱１０の上面１４に接着剤により固定されている。したがって同公報には，まず「ティシュペーパａを収納した紙製箱本体Ｐ上面にそのティシュペーパ取出し用開口１を形成し，その開口１を被うシートＦを箱本体Ｐに貼着し，そのシートＦにはティシュペーパ取出し用スリット２を形成したティシュペーパ用包装箱」が開示されていることは明らかである。
(ウ)　同公報には，
①シートを，箱本体とともに溶かしてもその紙再生に支障がない②シートを，引裂きに対して抗力のある和紙などの素材から成す③シートの貼着のりも溶かしても支障のないものとしたとの点については直接の記載はない。しかし，上記アのとおり，これらの記載は，物品の形状，構造又は組合せに関するものでなく，考案の技術的範囲を定める表現としては意味不明であるから，無意味なものであり，これらの記載をもって公知技術との対比に供することはできない。
したがって，同公報には，本件考案の構成がすべて開示されているのであって，本件考案は，新規性又は進歩性を欠如しており，改正前実用新案法３条・３７条１項１号所定の無効事由が存することが明らかである。
(2)　原告の主張
ア　改正前実用新案法３７条１項３号該当性の主張について本件考案は物品の形状，構造又は組合せとして明確に特定されている。「紙再生に支障がない」「引裂きに対して抗力のある」「溶かしても支障がない」などの記載も明確なもので，抽象的・機能的表現ではない。イ　改正前実用新案法３７条１項１号該当性の主張について被告は，本件考案は公知技術そのものであると主張するが，被告の挙げる米国特許公報（乙１８）には，本件考案の構成が示されているとはいえず，被告の主張は成り立たない。
同公報には，ティッシュの取出し開口１３に柔軟な素材１５が設けられている。これは，プラスチックフィルム類が望ましい，とされ，その代替品としてティッシュ，薄い紙が例示されている。この「ティッシュ，薄い紙」は本件考案の「和紙など」のように引裂きに対して抗力のあるものではない。また，同公報にも，無効審判請求書添付の他の証拠にも，取り出し口を被うシートと箱本体との接着に溶かしても紙再生に支障がない貼着のりを用いることに関しては，一切記載されていない。さらに，ティッシュの取出し口に設けるシートの素材及び貼着のりを選択することによって，箱本体と共に溶かしても紙再生に支障がないティシュペーパ用包装箱を提案したという本件考案の目的及び効果については何ら記載されておらず，その示唆さえされていない。したがって，被告主張の証拠に，本件考案の構成が示されていて，本件考案に新規性がないとか，きわめて容易に想到し得るもので進歩性がないということはできない。
４　争点４（原告の損害）について
(1)　原告の主張
ア　被告は，平成１１年１月１日から平成１２年９月３０日までの間，少なくとも被告製品を５０００万個販売した。被告による被告製品の１個当たりの平均販売単価は５０円であり，上記期間内の被告による販売高は２５億円を下らない。本件考案の実施料率はその販売高の１０パーセントが相当であるから，原告は被告に対し，実用新案法２９条３項に基づき，上記販売高の１０パーセントである２億５０００万円を損害としてその賠償を請求する。イ　原告は，原告訴訟代理人に本訴遂行の委任をしたが，その弁護士費用は，２０００万円が相当である。
ウ　したがって，原告は被告に対し，上記合計２億７０００万円及びこれに対する平成１２年１０月１３日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払うことを求める。
(2)　被告の主張
原告主張の損害額は，争う。
第４　当裁判所の判断
１　争点１（被告製品が構成要件Ａ及びＢを充足するか）について
(1)　構成要件Ａについて
前記争いのない事実によれば，被告製品が，
①　ティシュペーパＴを収納した紙製の箱本体１０の上面に，そのティシュ
ペーパ取出し用開口１７を形成していること，
②　その開口１７を被うシート２０を箱本体１０に貼着していること，③　そのシート２０には，ティシュペーパ取出し用スリット２１を形成した
ティシュペーパ用包装箱５０であること
であることは明らかである。したがって，被告製品は本件考案の構成要件Ａを充足することが認められる。
(2)　構成要件Ｂについて
構成要件Ｂは，さらに以下のように分説できる。
上記シートＦを，
①　箱本体Ｐとともに溶かしてもその紙再生に支障がなく，
②かつ引裂きに対して抗力のある
③和紙などの素材
から成すとともに
(3)　構成要件Ｂ②について
ア　「引裂きに対して抗力のある」の意味について
構成要件Ｂ②にいう，「引裂きに対して抗力のある」とは，シートのスリットからティシュペーパを取り出して使用する際，「この取り出し時，ティシュペーパがスリットの縁に擦れてシートに引裂き力が加わるが，シートはその抗力を有するもののため支障がない。」（本件明細書【０００９】）ことをいうものと解される。


イ　被告は，原告が出願経過において，「引裂きに対して抗力のある」は，原告がこの要件を加入した目的は，「シートＦが従来の合成樹脂（プラスチック）シートと同等の作用をなすことを明確にするため」と説明しているから，少なくともかかる作用が必要なことが明らかであるところ，被告製品のシートの引裂き強さは，ポリエチレンフィルムからなるシートの１９分の１の強度しかなく，原告が出願経過で述べた「シートが従来の合成樹脂（プラスチック）シートと同等の作用をなす」などとは到底いえないから，被告製品のシートは「引裂きに対して抗力のある」ものとはいえず，構成要件Ｂを充足せず，原告が，本件において，本件考案のシートが従来の合成樹脂（プラスチック）シートと物理的に同等のレベルの引裂き強度を有する必要はないと主張するのは，出願経過における主張と矛盾し，禁反言の原則に反し，許されない，と主張する。
ウ　そこで検討するに，本件考案は，ティシュペーパ用包装箱にかかるものであるところ，本件明細書の記載及び技術常識を参酌すると，一般に，ティシュペーパ用包装箱において，ティシュペーパ取出し口に貼着されたシートには，「開口１から塵埃が入るのを防止し（本件明細書【０００３】），かつ，ティシュペーパを取り出した際に，スリットにより次のティシュペーパを保持し，次のティシュペーパを取り出しやすくする機能（いわゆるポップアンドホールド機能。被告の主張するフォールバックの防止）があると解される。
このような，ティシュペーパ取出し口のシートの機能を考慮すると，「引裂きに対して抗力のある」とは，シートが，紙製箱本体に収納されているティシュペーパをすべて取り出すまで破れることがなく，塵埃の進入防止機能やポップアンドホールド機能を果たすことができ，実際の製品として支障が生じないことを指すものと解すべきである。すなわち，紙製箱本体に収納されているティシュペーパのすべてを取り出すまで，取出し時の引裂きに耐えるという作用が維持されれば足り，従来の合成樹脂（プラスチック）シートと物理的に同等のレベルの引裂き強度を有する必要はないというべきである。原告が，出願経過において提出した意見書（乙１の５）で，この要件を加入した目的を，「シートＦが従来の合成樹脂（プラスチック）シートと同等の作用をなすことを明確にするため」と説明していることは，従来の合成樹脂（プラスチック）シートと同様，ティシュペーパをすべて取り出すまで破れることがなく，塵埃の進入防止機能やポップアンドホールド機能を果たすことができることを指しているものというべきであるから，本件において原告がこのように主張することが禁反言の原則に反することにはならないというべきである。
エ　被告製品の「シート２０」が，紙製箱本体に収納されているティシュペーパをすべて取り出すまで破れることがなく，取出し時の引裂きに耐えるという作用が維持され，塵埃の進入防止機能やポップアンドホールド機能を果たすことができ，実際の製品として支障が生じないかどうかについては，原告が被告製品を使用して行った実験(2)（甲１３）と，被告が同様に行った実験（乙１５の実験Ａ）とでは，結果が異なっている。前者では，シートが破れることなく，ティシュペーパをすべて取り出すことができたが，後者では，ティシュペーパをすべて取り出した時点では，シートの裂け目が広がっていたことが認められる。しかしながら，シートが破れるか否かは，ティシュペーパを取り出す際の力の入れ方で大きく差異が出るものと考えられ，このような実験で結果が分かれることは，当然にあり得るものと考えられる。したがって原告の実験の結果，被告製品のシートが破れなかったのであれば，被告製品のシート２０は，引裂きに対して抗力があるものと認めて差し支えないというべきである。また，市場で販売されている被告製品において，ティシュペーパをすべて取り出すまでに破れてしまい塵埃の進入防止機能やポップアンドホールド機能を果たさなくなるようなシートが採用されていることは考えられない。
よって，被告製品は，構成要件Ｂ②を充足する。
(4)　構成要件Ｂ①について
前記争いのない事実によれば，被告製品のシート２０は，パルプ７５パーセント，レーヨン２５パーセントからなるレーヨン紙である。上記シートは，合成樹脂（プラスチック）などではなく，通常の紙の一種であるから（しかもパルプを７５パーセントも含有する。），同様に紙製である箱本体１０とともに溶かしてもその紙再生に支障がないことは明らかである。また，被告もシート２０を溶かした場合，紙再生に支障がある旨争っておらず，これに反する証拠もない。よって，被告製品は，構成要件Ｂ①を充足する。
(5)　構成要件Ｂ③について
構成要件Ｂ③は，「和紙などの素材」となっており，「和紙」は，箱本体とともに溶かしてもその紙再生に支障がないもので，かつ引裂きに対して抗力のあるシートの素材の例示にすぎない（和紙であれば，当然にこれらを満たすわけではない。）。したがって，被告製品のシート２０が和紙であるかどうかは，構成要件Ｂの充足性とは直ちに結びつくものではないということができる。そして，上記判示のように，被告製品のシート２０は，構成要件Ｂ①及び②を充足しており，箱本体とともに溶かしてもその紙再生に支障がなく，かつ引裂きに対して抗力のあるものということができるのであるから，構成要件③をも充足するものというべきである。
なお，本訴係属後，本件実用新案権に対する無効審判手続において，原告が，構成要件Ｂの部分を「和紙素材から成す」として，和紙に限定する旨の訂正請求をしているので（甲２４），念のため，この訂正請求が認められた場合に「和紙素材から成る」という要件を被告製品が充足するかどうかについても，一応検討すると，文献（甲８，９）や実際の障子紙（甲１０，１１）などに，和紙の素材としてレーヨンを使用したものがあることが認められるので，前記のような配合である被告製品のシートも，機械漉きの和紙の一種といって差し支えないというべきである。したがって，この訂正請求が認められたとしても，上記の結論に影響しないものというべきである。
よって，被告製品は，構成要件Ｂをすべて充足する。
２　争点２（被告製品が構成要件Ｃを充足するか）について
(1)　「溶かしても支障のない」の意義について


構成要件Ｃの「溶かしても支障のない」は，構成要件Ｂの「箱本体Ｐとともに溶かしてもその紙再生に支障がなく，」との対比，「貼着のりも」と同様であることを表す表現で記載されていること，本件明細書に「シート及び貼着のりもその紙溶解に支障がないものであるため」（【００１０】）とあること，原告が出願経過において提出した意見書（乙１の５）に，この要件を加入した理由につき，「シートＦを剥ぎ取ることなく，箱本体Ｐと一緒に溶解し得ることを明確にするためです。」とあること，以上の事実が認められるので，「溶かした際に紙再生に支障がない」との意味だと解すべきである。上記のように，構成要件の記載や明細書の記載からその意義が明らかになるものであるから，格別不明確な記載とは認められない。
なお，本訴係属後，本件実用新案権に対する無効審判手続において，原告が，構成要件Ｃの部分を「そのシートＦの貼着のりも紙とともに溶解させても支障のない」として，明確にする趣旨の訂正請求をしているが（甲２４），この点は，上記訂正がなくても同趣旨に解されるから，結論に影響がないものというべきである。
(2)　被告製品のシート貼着のりが紙再生に支障がないかについて
ア　「支障がない」ことの意義について
上記意見書や本件明細書の記載から，シートＦを「箱本体Ｐとともに溶かしてもその紙再生に支障がない」とは，箱本体Ｐをパルプにする（溶かす）際に，シートの繊維もバラバラになり，パルプと一体化して，再生紙として利用できることを指すと解される。
シートの貼着のりについては，パルプと一体化するものではないため，再生された紙に異物として残留しないこと，すなわち水に溶けることを指すものと解すべきである。ここに「水に溶ける」とは，「水溶性」という意味での「水に溶ける」でもよいし，パルプを「溶かす」というのと同様，バラバラになって水中に分散する（エマルジョン化する）のでもよいと解される。しかし，水中に溶けず，あるいは分散化（エマルジョン化）しなかった貼着のりを，分離除去しなければならないのでは，課題を解決したことにならず，わざわざこの要件を加入した意味がないから，紙再生に支障がないことにならないというべきである。したがって，貼着のり自体が，その性質上分離除去する必要がないものであることを要するというべきである。
イ　被告製品のシート貼着のりについて
被告製品のシート２０の貼着のりである「シート貼着用接着剤３１」は，酢酸ビニル重合体を主成分として，フタル酸ジ－ｎ－ブチルを可塑剤として含む」ものであることは当事者間に争いがなく，乙６によれば，製品名「マルカボンドＣ６８０Ｇ」であることが認められる。
証拠（甲１５ないし１９及び乙２０ないし２３）並びに弁論の全趣旨によれば，酢酸ビニル重合体は，ホットメルト接着剤として使用されることも，エマルジョン系接着剤として使用されることもあることが認められるが，被告製品においては，エマルジョン系接着剤として使用されていることが認められる（被告もこの点を認めている。上記「マルカボンドＣ６８０Ｇ」の製造元である株式会社マルバン作成の実験報告書（乙６）の実験中で，被膜形成の際，乾燥工程を取っていることもこれに沿う。）。
なお，証拠（甲２７，乙９，１１，１２，２３等）から，ホットメルト接着剤は，紙再生の障害となるものであることが認められる。
ウ　マルカボンドＣ６８０Ｇの水溶性及び水分散性
上記アで検討したように，「紙再生に支障がない」とは，上記「マルカボンドＣ６８０Ｇ」が水中に溶け，あるいは水中に分散化することを要するものというべきである。そこで検討するに，まず文献（乙８，化学大辞典）には，ポリ酢酸ビニル（酢酸ビニルの重合体）が「水に不溶」とあるので（ここにいう「不溶」は，水溶性でないの意と解される。），酢酸ビニル重合体は，本来水に溶けない物質であると認められる。これに対し，甲１５などの文献には，酢酸ビニルエマルジョン接着剤であるＰＶＡ（ポリビニルアルコール）が耐水性が低く加水分解されやすいとの記述があるが，同号証全体を見れば，この「耐水性」は耐水接着力をいうものであって，同接着剤自体が水に溶けることをいうものとは認められない。よって，「マルカボンドＣ６８０Ｇ」は，水中に溶けないものと認められる。次に，前記乙６の実験結果によれば，被膜化した「マルカボンドＣ６８０Ｇ」が，２０℃の水中で約２４時間攪拌しても，２０．９パーセントしか溶けず（水中に溶けることも分散化することもなく），４５℃で同様にしても２５．５パーセントしか溶けない（前同）ことが認められる。この実験結果は，文献（乙７の第１３図）の，ポリ酢酸ビニルの耐水性について記載した知見や，文献（甲１８）において，同接着剤が段ボール，コルゲーター用として用いられ，耐水性があるとされていることなどに沿うもので，公正な実験結果と認められる。これらより，酢酸ビニルの重合体を，乾燥させ，被膜化したものは，完全には水中に溶けることも分散化することもないものと認められる。したがって，被告製品において同様な形で使用されている，酢酸ビニル重合体を主成分とする「マルカボンドＣ６８０Ｇ」が，「紙再生に支障がない」ものとはいえない。
エ　原告の主張等について
この点に関し，原告は，酢酸ビニルエマルジョン接着剤は，回収と紙再生が昀もよく行われている段ボール箱の製造において，ごく一般的に使用されている接着剤であるが，段ボール箱による紙再生過程において，酢酸ビニルエマルジョン接着剤が使用されていることは障害とされていないことから，被告製品において，酢酸ビニルエマルジョン接着剤が使用されていることが，紙再生に支障とならない，と主張する。
しかしながら，同接着剤が，段ボール用として使用されていることは，上記甲１８などの文献からも認められるが，それが本件におけるような分離除去を要しないという意味で，紙再生に支障になっていないことを認めるべき証拠は存しない。かえって，段ボール等をも含めた紙の再生は，雑多な紙を一緒に溶かして行うものなので，いずれかの段階で異物の分離除去を行っていると考えるのが技術常識に適うというべきである。
よって，原告の上記主張は採用できない。
また，原告が被告製品を使用して行った紙再生の実験（甲１２及び１４）によりできあがった再生紙（検甲３，４）から，これが「紙再生に支障がない」ものかどうか判断することは，その基準が存しないため，不可能であるというほかない。
以上より，被告製品のシート貼着のりが紙再生に支障がないと認めることはできず，被告製品は構成要件Ｃを充足しない。
３　争点３（本件実用新案権には無効事由があり，本訴請求は権利濫用に当たるか）について


上記２の判断により，既に原告の請求は理由がないことになるが，なお，所論に鑑み，念のため争点３につき判断することとする。(1)　特許に無効事由が存在することが明らかであるときは，その特許権に基づく差止め，損害賠償等の請求は，特段の事情がない限り，権利の濫用に当たり許されない（昀高裁平成１０年(オ)第３６４号同１２年４月１１日第３小法廷判決・民集５４巻４号１３６８頁参照）が，この理は，実用新案権にも，当然当てはまるものである。
(2)　進歩性の有無について
ア　米国特許第３３６９６９９号について
本件考案の実用新案登録出願前に頒布された刊行物である米国特許第３３６９６９９号公報（乙１８）は，先のティシュペーパが取り出された後に，続くティシュペーパが取出しスリットから抜け落ちるフォールバック，及び先のティシュペーパが取り出されるときに，一以上のティシュペーパが抜け出るダブルプルを防止する技術を開示しているものであり，その構成は，概ね次のとおりと認められる。
Ａ　折り畳まれたティシュペーパの束の包装箱１０の上面１４には，取出し開口１３が形成され，この取出し開口１３は軽量ポリエチレンフィルムなどからなる滑らかで柔軟な素材１５により覆われている。素材１５は，上面１４の裏面に適宜の接着剤により固定され，取出し開口１３の長手方向中央線に沿って個々のティシュペーパを取り出すためのスリット１６を有する（同公報２欄４７～６０行）。
Ｂ　本発明は，包装箱の開口における特殊な柔軟シート材料の使用に限定されるものではないが，薄いプラスチックフィルムが望ましい。他の柔軟フィルム，ティッシュ，薄い紙又は不織布材料もまた使用できる。これらの重要な特性は，十分な伸張性を有しかつ締付け把持作用を示すように弾力性を有することである（同公報４欄５３～６１行）。
イ　同公報の発明と本件考案との比較
(ア)　同公報における「包装箱１０」は本件考案の「紙製箱本体Ｐ」に，「取出し開口１３」は「取出し開口１」に，「素材１５」は「シートＦ」に，「スリット１６」は「取出し用スリット２」にそれぞれ該当する。そして素材１５は取出し開口１３を被い，包装箱１０の上面１４の裏面に接着剤により固定されている。したがって同公報には，「ティシュペーパａを収納した紙製箱本体Ｐ上面にそのティシュペーパ取出し用開口１を形成し，その開口１を被うシートＦを箱本体Ｐに貼着し，そのシートＦにはティシュペーパ取出し用スリット２を形成したティシュペーパ用包装箱」が開示されているものと認められる。
(イ)　同公報の発明と本件考案とを比較すると，
①シートを，箱本体とともに溶かしてもその紙再生に支障がない②シートを，引裂きに対して抗力のある和紙などの素材から成す③シートの貼着のりも溶かしても支障のないものとしたとの点については，直接の記載がないといえる。
(ウ)　上記アＢのように，前記米国特許公報（乙１８）の発明は，シート材料につき，「開口における特殊な柔軟シート材料の使用に限定されるものではないが，薄いプラスチックフィルムが望ましい。他の柔軟フィルム，ティッシュ，薄い紙又は不織布材料もまた使用できる。」としており，また「これらの重要な特性は，十分な伸張性を有しかつ締付け把持作用を示すように弾力性を有することである」としていて，シートの材料として「ティッシュ，薄い紙」を示している。「ティッシュ」には，「柔らかいガーゼ状の紙，tissuepaper（ティッシュぺーぺー，薄様紙）」などの意味があり（小学館ランダムハウス英和辞典，研究社新英和辞典など），それに続く「薄い紙」（thinpaper）とほぼ同様なものを意味すると解される。
ところで，前記２(1)で判示したように，本件考案におけるシートの機能を考慮すると，「引裂きに対して抗力のある」とは，シートが，紙製箱本体に収納されているティシュペーパをすべて取り出すまで破れることがなく，塵埃の進入防止機能やポップアンドホールド機能を果たすことができ，実際の製品として支障が生じないことである。すなわち，シートが「引裂きに対して抗力」がなく，箱本体に収納されているティシュペーパをすべて取り出す前に破れてしまうと，塵埃の進入防止機能やポップアンドホールド機能を果たすことができなくなるということができる。そうすると，塵埃の進入防止は，シートに当然求められる機能として明らかというべきであるし，ポップアンドホールド機能は，上記米国特許公報（乙１８）の「十分な伸張性を有しかつ締付け把持作用を示すように弾力性を有すること」と同義といわなければならない。結局，「十分な伸張性を有しかつ締付け把持作用を示すように弾力性を有する」薄い紙は，箱本体に収納されているティシュペーパをすべて取り出す前に破れることがなく，塵埃の進入防止機能やポップアンドホールド機能を果たすものであり，ここに「引裂きに対して抗力のある」薄い紙が，すべて開示されているといえる。そして，上記特許公報（乙１８）は米国特許であるが，日本で同発明を実施しようとすれば，上記のような特性を備えた薄い紙の材料として，和紙に想到するのは，当業者であればきわめて容易といわなければならない。
ウ　貼着のりについて
上記イに認定したように，シートの素材に，薄い紙を用いるならば，その貼着のりは，例えばでんぷんのりのような，紙再生に支障とならない材料を使用することは，昀も初めに思いつくことであり，当業者であればきわめて容易に想到し得るといわなければならない。でんぷんのりの欠点は耐水性に乏しいことであるが（甲２０など），ティシュペーパ用包装箱にはさほどの耐水性は求められないので，差し支えがない。
本件明細書に記載のあるように，従来技術では，シートの素材としてプラスチックが使用されており（【０００５】），これを接着するための粘着系接着剤は，紙再生に禁忌品であったということができる。シートの素材に，薄い紙を用いるならば，上記のような粘着系接着剤を用いる必要がなく，このようなことは問題とならない。なお，原告は，本件明細書において，シート貼着のりの材料について，何ら開示しておらず，この点につき，原告が新たに付け加えた新規性のある部分は存しない。
また，本訴係属後，本件実用新案権に対する無効審判手続において，原告が，構成要件Ｂの部分を「和紙素材から成す」として和紙に限定し，構成要件Ｃの部分を「そのシートＦの貼着のりも紙とともに溶解させても支障のない」とする旨の訂正請求をしていることが証拠（甲２４）により認められる。しかしながら，上記判示から明らかなように，この訂正は，本件考案の進歩性判断のうえでは，何らの影響をももたらさないものというべきである。
エ　小括


主　　　　文
１　原判決を取り消す。
２　被控訴人が控訴人に対して平成９年１２月１９日付けでした過少申告加算税賦課決定及び重加算税賦課決定をいずれも取り消す。
３　訴訟費用は，第１，２審とも，被控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１　控訴の趣旨
主文第１，２項同旨
第２　事案の概要
１　本件は，税理士が，税務署員と共謀して控訴人の課税資料を廃棄させ，控訴人の平成２年分所得税中，土地についての譲渡所得税を申告も，納税もせず，納税のために預かった１８００万円を領得し，事実の発覚後にされた過少申告加算税賦課決定（税額１万１０００円）及び重加算税賦課決定（税額８８０万９５００円）（本件各処分。内容は，別紙参照）につき，取消しが求められた事案である。
原審は，控訴人が，通則法（国税通則法）６８条１項に規定する隠ぺい又は仮装の行為をし，同法７０条５項に規定する偽りその他不正の行為により税額を免れており，本件各処分は同法７０条４項所定の期間後にされているが，適法であり，隠ぺい又は仮装されていない控訴人の事業所得の申告もれについても同法６５条４項に規定する正当な理由が認められないと判断し，控訴人の請求をいずれも棄却した。当裁判所は，控訴人が，同法６８条１項に規定する隠ぺい又は仮装の行為をしたこと及び同法７０条５項に規定する偽りその他不正の行為により税額を免れた行為をしたことのいずれも認めることができず，本件各処分は同法７０条４項の期間経過後にされた違法なもので，取り消すべきものと判断した。
２　前提事実（証拠を掲げないものは，争いがない。）
(１)控訴人の平成２年分の所得税の申告の経緯等
ア　控訴人は，昭和６２年１０月株式会社湘南開発から代金６８３６万５０００円で買い受けた川崎市多摩区南生田所在の土地（本件土地）を，平成２年９月，株式会社東光に代金１億３０００万円で譲渡した（乙８）。
イ　控訴人は，Ｂ税理士に対し，平成２年分の所得税の確定申告手続を委任し，平成３年３月６日，１８００万円及び税務代理報酬５万円を支払い，各金員につき，預り証及び領収証を受領した（甲１から３まで，乙４，５，７）。
ウ　Ｂ税理士は，平成３年３月１５日，控訴人の平成２年分の所得税につき，総合課税の所得金額９９９万３０４８円，納付すべき税額７１００円とする確定申告書を提出し，本件土地に係る譲渡所得税を申告も，納税もせず，支払を受けた１８００万円を領得した（乙８，弁論の全趣旨）。
エ　控訴人は，平成９年１２月１２日，被控訴人に対し，平成２年分所得税について，本件土地の譲渡に係る所得を加えた別紙内容の修正申告をし，納付すべき税額２５２８万６５００円のうち，平成８年分所得税の還付金により充当された２１万９３００円を除く２５０６万７２００円につき，同月２４日１６０万円，平成１０年１月２３日４００万円，同年２月５日４００万円，同月６日１５４６万７２００円をそれぞれ納付した（甲８，１０の１から４まで，甲１２，１３，乙１０）。
オ　控訴人は，平成９年１２月１９日，本件各処分を受け，同１０年２月１２日，被控訴人に対し，異議申し出（同年５月２２日，棄却）をし，同年６月１９日，国税不服審判所長に対し，審査請求（平成１２年３月１６日，棄却）した。
（２）不動産譲渡所得税の課税の仕組みとＢ税理士による脱税ア　不動産譲渡に係る所得税は，税務署において作成される事績書等の課税資料，譲渡所得を生じた納税義務者の氏名等を登載した譲渡者名簿等に基づき，納税義務者に申告書用紙等を郵送して確定申告を促して徴税が図られていたところ，事績書等の課税資料は，納税義務者の転居先の所轄税務署に送付されるが，その授受を確認する手続はとられておらず，課税資料の送付を受けた税務署において，これに基づいて譲渡者名簿が作成される前に課税資料が隠匿され，又は廃棄されると，譲渡所得の発生が事実上把握されず，納税義務者は，譲渡所得の申告をしないことにより，譲渡所得税の納税を免れることができた（乙３から７まで）。
イ　Ｂ税理士は，昭和４４，５年ころから，受任した納税義務者について虚偽の転居通知をし，送付を受けた税務署の署員に課税資料を廃棄させ，当該納税義務者の譲渡所得税を申告しない方法による脱税を実行しており，同４９年ころからは，C税務署員の協力を得ていたところ，平成３年２月中旬ころから３月上旬ころにかけて，虚偽の転居通知をして荻窪税務署に控訴人他６名の平成２年分の譲渡所得に係る課税資料を送付させ，同署に勤務していたC税務署員に廃棄させ，控訴人らの譲渡所得を申告しないで譲渡所得税を免れることが発覚しないよう取り計らった（乙１，３から７まで，弁論の全趣旨）。ウ　C税務署員は，謝礼として，Ｂ税理士から合計８５０万円の支払を受け，平成１０年７月３日，加重収賄の罪により懲役３年の有罪判決を受け，Ｂ税理士は，同月２１日，平成６年から８年にかけて行った脱税（所得税法違反）及び贈賄につき，懲役４年６月，罰金７０００万円の実刑判決を受けた（乙１，２）。
３　争点
①　控訴人による隠ぺい又は仮装の行為（通則法６８条１項）②　控訴人による偽りその他不正の行為（同法７０条５項）③　過少申告についての正当な理由（同法６５条４項）４　争点①（隠ぺい又は仮装の行為。通則法６８条１項）に関する当事者の主張
（１）被控訴人
ア　重加算税賦課決定の適法性


控訴人は，下記のとおり，Ｂ税理士が控訴人の所得税をほ脱させることを容認した上で，具体的方法を同税理士に委ね，脱税報酬を含め，又はその全額が報酬に充てられても異存はないとの意思の下に，同税理士に対し，１８０５万円を支払い，同税理士が確定申告書を提出し，これにより，当初から所得を過少に申告することを意図した上で，その意図を外部からも窺いうる特段の行為をしたというべきで，「隠ぺい又は仮装」の行為によって，本件土地の譲渡に係る所得税を免れた。
（ア）控訴人は，Ｂ税理士からメモを示され，脱税手段の概略について説明を受け，紹介料や草刈り費などの架空の経費を計上して税額を計算することを明確に認識しながら，これを積極的に認容し，納税額が約８００万円低くなる理由について説明を受けることもなく，Ｂ税理士に確定申告手続を依頼した。
（イ）控訴人がＢ税理士に支払った１８００万円が納税資金を含むとしても，重加算税は，その対象について納税者の認識を考慮する必要はなく，客観的に生じた過少申告の結果に対して賦課され，控訴人が譲渡所得税の全額について脱税することまで意図していなかったとしても，納税すべき額と１８００万円の差額ではなく，納税を免れた金額の全額について賦課される。
イ　他人による隠ぺい又は仮装の行為
(ア)通則法６８条１項にいう「納税者」は，納税者本人に限られず納税者以外の者で，納税者本人と同視し得る者を含む。
(イ)重加算税は，課税要件事実の隠ぺい又は仮装行為と，これに基づく過少申告等の結果，税務行政を混乱させて余分な徴税コストを負担させたという国家的損失を補填させるとともに，正当な申告納付義務の履行者との公平負担を図ることを目的とする行政上の措置である。このような重加算税の意義及び法的性質を前提とすれば，客観的に隠ぺい又は仮装の行為が行われ，これによって，過少申告等の納税義務違反の状態が生じたことが重要であり，納税者自身が隠ぺい又は仮装の行為をしたか否かは，刑罰の場合ほどには意味を持たない。
（ウ）納税者が納税手続を他人に委任した場合，受任者の行為は原則としてその効果が本人たる納税者に帰属し，納税者の行為と同一視できるというべきで，受任者による隠ぺい又は仮装の行為がされた以上，その選任，監督について納税者に過失がないと認められる場合を除き，受任者の申告の効果が納税者に帰属し，重加算税の賦課要件を満たし，かつ，通則法７０条５項の不正の行為の要件を満たす。(エ)本件において，Ｂ税理士が，控訴人から申告手続を依頼され，隠ぺい又は仮装の行為に及んでおり，Ｂ税理士の行為は控訴人の行為と同視し得るというべきで，控訴人は，Ｂ税理士が架空の経費を計上することを知りながら黙認し，確定申告書の内容を確認しておらず，選任，監督について過失がなかったとはいえないのであって，Ｂ税理士の隠ぺい又は仮装の行為についての控訴人の認識のいかんにかかわらず，重加算税の賦課要件が満たされる。
ウ　税理士による隠ぺい又は仮装の行為
(ア)重加算税は，納税義務違反が課税要件事実を隠ぺいし，又は仮装する方法によって行われた場合に行政機関により課せられ，これによってかかる方法による納税義務違反の発生を防止し，もって徴税の実をあげようとする趣旨に出た行政上の措置で，その目的は，課税要件事実の隠ぺい又は仮装行為とそれに基づく過少申告等の結果，税務行政を混乱させて余分な徴税コストを負担させた国家的損失を補填させるとともに，正当な申告納付義務の履行者との公平負担を図ることにある。
(イ)税理士による隠ぺい又は仮装の行為について委任した納税者に重加算税を賦課すべきかどうかは，税理士による当該行為によって生じた国家的損失を当該納税者の負担によって補填させるのが公平か，当該納税者に補填させず，国家の損失，即ち，他の正当な申告納付義務の履行者全体の損失のまま止めることが公平かという観点から決すべきで，かかる観点からすれば，納税者が税理士に隠ぺい又は仮装やそれに基づく過少申告を指示したか否か，あるいは，納税者が税理士による隠ぺい又は仮装の事実や具体的方法を知悉しているか否かにかかわらず，税理士に納税手続を委任した以上，選任，監督に過失がないことを立証しない限り，当該税理士の行為は納税者の行為と同視すべきで，重加算税の賦課がされるべきである。
(ウ)納税者は，職務の公正を疑わせる事情がある場合，税理士の選任を中止し，又は解任するか，申告書等を点検するなどして厳重に監督すべきで，これを怠り，税理士による隠ぺい，仮装や，これに基づく過少申告を見逃した場合，選任，監督に過失があったものとして，重加算税の賦課を免れない。
控訴人は，Ｂ税理士から，税額約２６００万円を２３１０万円に減額するに当たり，国際学芸生活文化研究会有限会社に対する紹介料や本件土地の草刈り費用などの架空経費を計上すると説明を受け，「全部で１８００万円でやってあげますよ。」と言われ，脱税に当たると認識しつつ，納税と報酬を含めて１８００万円で済むと考えて委任しており，職務の公正を疑わせる事情のあるＢ税理士の選任を中止することも，不正行為に及ぶことのないように監督することもなく，逆に，不正行為を利用して脱税を図ろうとしたのであり，選任，監督について過失がある。
エ　仮定主張（当審における新主張）
控訴人が納税を免れた全額について重加算税の賦課要件を充たさないとしても，Ｂ税理士に渡した１８００万円を超える部分は，控訴人とＢ税理士との委任契約の趣旨に基づくもので，少なくとも，重加算税の賦課要件を満たす。
（２）控訴人
ア　Ｂ税理士は，控訴人から，平成２年分の所得税の申告及び納付を受任し，１８００万円を預かり，前提事実のとおり，控訴人について虚偽の転入通知をし，C税務署員が課税資料を廃棄する方法により，控訴人の所得税申告を妨害し，１８００万円を横領したのであり，控訴人は，不正行為に巻き込まれ，濡れ衣を着せられたのであって，脱税をする意思や脱税のための積極的な行為はない。


イ　控訴人の検察官に対する供述調書中には，Ｂ税理士から説明を受けた際，虚偽の経費を計上するなどして申告を行い，不正に税金を安く済ませることを理解しており，大変悪いことをしたと深く反省しているとの記載があるが，控訴人は，検事から，連日にわたる取調べと台湾人は嘘つきで嫌いだと差別的発言を受け，偽りの転居届をしたと決めつけられ，大学教授の地位を失うのではないかと混乱に陥り，当時，危篤状態にあった台湾在住の父親を訪問する必要があったほか，所得税法違反は公訴時効が成立していて起訴されることはなく，Ｂ税理士の責任のみを追及するためであるなどと言われ，取調べから免れるため，事実に反する供述をしたのであり，上記供述記載部分は，任意性及び信用性を欠く。
また，東京国税局調査官に対する聴取書中にも，任せて貰えれば１８００万円に安くしてくれると話されて乗ってしまい，「Ｂに税金が安くなると持ち掛けられそれにのり不正な申告をしたことは私の不徳の致すところで非常に申訳なく思っています。」と述べたとの記載があるが，控訴人は，前記のとおり，検事から，連日にわたる苛酷な取調べを受けて疲労困憊し，判断力が低下した状態にあり，事実と異なる聴取書に署名押印したのであり，上記部分も，任意性及び信用性を欠く。
ウ　控訴人は，留学生に何度か頼んで草刈りを行っており，Ｂ税理士がメモに紹介料，草刈り費用を記載した際にも架空経費であるとの認識はなかった。エ　Ｂ税理士は，所得税の申告手続を受任しながら，控訴人の意思とは全く反対に，C税務署員と共謀して，控訴人の納税資金を着服横領したのであり，控訴人のために行為したとはいえず，その法律効果が控訴人に帰属することはない。オ　控訴人は，次のとおり，Ｂ税理士の選任及び監督について過失がなかった。(ア)控訴人は，税務知識がなく，知人のDに照会して，資格のある税理士であることを確認し，Ｂ税理士に対し，平成２年分の譲渡所得の申告手続を依頼した。(イ)控訴人は，Ｂ税理士に申告手続を委任し，納税資金１８００万円を預け，税務代理報酬５万円を支払い，預り証及び領収書を受領しており，Ｂ税理士がC税務署員と共謀して納税資金を横領する意図であったことを知る由もなかった。(ウ)控訴人は，税務知識に乏しく，当時多忙を極めており，Ｂ税理士を信頼して申告手続を一任し，その後，控訴人の妻を介して納税が完了したとの報告を受け，平成２年度の納税は終了したと考えたのであり，Ｂ税理士について「職務の公正を疑わせる事情」は存在せず，選任を中止し，又は監督する必要を感じなかった。５　争点②（偽りその他不正の行為。通則法７０条５項）に関する当事者の主張
（１）被控訴人
ア　控訴人は，重加算税を賦課されるべき「偽りその他不正の行為」によって本件土地の譲渡に係る所得税額を免れ，本件各処分は，加算税の納税義務成立の日である法定申告期限の経過の時から７年を経過する前にされており適法である。イ　納税者から納税手続を受任した者の行為は，原則としてその効果が本人に帰属し，受任者の行為が納税者の行為と同一視でき，受任者による隠ぺい又は仮装の行為がされた以上，その選任，監督について納税者に過失がない場合を除き，受任者の申告の効果が納税者に帰属する。
（２）控訴人
控訴人は，前記のとおり，脱税をする意思がなく，脱税のための積極的な行為をしておらず，「偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れた」事実はなく，納税義務の成立の日から５年を経過した平成８年３月１６日以後，平成２年分の所得税に係る加算税の賦課決定を行うことは許されない。
６　争点③（過少申告の正当理由。通則法６５条４項）についての当事者の主張
（１）被控訴人
控訴人は，平成２年分の所得税の確定申告において，事業所得の金額の計算上，収入を過少に申告するとともに必要経費を過大に計上することにより事業所得の金額を過少に申告しており，事実を隠ぺいし，又は仮装したところに基づき事業所得を過少に申告していたとまではいえないものの，事業所得の金額が過少申告となったことについて通則法６５条４項に規定する正当な理由があるとは認められず，通則法６５条１項の規定により過少申告加算税が賦課される。
（２）控訴人
控訴人の平成２年の所得税の申告が過少となったのは，前記のとおり，Ｂ税理士及びC税務署員による妨害のためであって，被控訴人の行政処理や指導が的確を欠いたのであり，納税者のみにその責を帰することは酷であり，このような事情は，通則法６５条４項に規定する「正当な理由」その他の真にやむを得ない事情がある場合に該当し，控訴人に対して過少申告加算税を課すことは許されない。
第３　当裁判所の判断
１　事実経過
本件の事実経過につき，前提事実の他，以下の事実を認めることができる。（１）控訴人は，従前，大学教授として得る収入等について税理士に委任することなく所得税を申告し，平成２年３月，平成元年分の所得税の申告の際，銀行口座から引き落として納税するための手続をとったが，本件土地の売却に伴う譲渡所得を得た平成２年分については申告を税理士に委任することとし，平成３年２月ころ，妻が所有するマンションの賃貸借の仲介をしていた縁で知ったEからＢ税理士の紹介を受けた（甲１２，１４，１８から２０まで，乙１２）。


（２）Ｂ税理士は，昭和４２年麹町税務署を昀後に税務署を退職し，以来，税理士を開業しており，平成３年２月末ころ，控訴人から，本件土地の譲渡所得税について相談を受け，裏付け資料等を示されることもなく，事情を聴取しながら，メモ用紙に，上から順に，「売却１３０，０００」，「購入△６９，０００」，「購入」の字の右に３段に「手数料２，０７０」，「登記３００」，「印紙１００」，「売却」の字の右に４段に，「手数料３，９６０」，「草刈６００」，「印紙１００」，この３種の数字の右に「△２，４７０」，下に「（利息１，３４０）」，「手数料３，９６０」の直上に「内紹介料３５６万・・・国際学芸生活文化研究会有限会社」，税額を試算したと推認される計算式，四角で囲んだ「２５，９２０」，「２３，１００」，「１８，０００」等と記載（「手数料３，９６０」，「紹介料３５６万」及び「草刈６００」の項目は，控訴人が，問われるまま，妻の関係する上記有限会社の名を告げたものの，出費した事実を告げていないにもかかわらず，Ｂ税理士が記載した。）し，これを控訴人に示し，税額約２６００万円が経費を控除して２３１０万円となるところ，全部で１８００万円で済ませることができ，８００万円得すると説明したが，控訴人は，留学生に草刈りを手伝わせて謝礼を支払ったものの，裏付けとなる領収書はなく，紹介料３５６万円を支払った事実はなかった（甲１２，１４，１９，乙４，８）。（３）Ｂ税理士は，前提事実記載のとおり，永年にわたり，税務署員と共謀して脱税し，この方法によれば納税に使用する必要がないため，依頼者から預かった納税資金全額を領得し，共犯である税務署員に報酬金を支払っていた（乙３，４）。（４）控訴人は，相談当日直ちに依頼することなく，大学の研究室に在籍時以来の知人Dから，資格のある税理士であることについて確認を得た上，数日後，Ｂ税理士に対し，委任する意向を電話で告げ，平成３年３月６日，税務代理報酬５万円を支払って領収書を受領し，１８００万円を交付して「預り證」を受領し，本件土地の譲渡に関する書類，給与所得に関する書類等税務申告の資料を送付した（甲４，１２，１４，１８，１９，乙４，８）。（５）Ｂ税理士は，前提事実記載のとおり，平成３年３月１５日，被控訴人に対し，控訴人の平成２年の所得税申告書を提出したが，本件土地の譲渡所得については申告も，納税もせず，控訴人から預かった１８００万円を領得した（乙４）。（６）控訴人は，後日，Ｂ税理士に対し，申告手続の履行について妻を通じて確認し，申告が終了したとの返答を得たが，申告書の控えの交付を受けることもなく，平成２年分の所得税７１００円が銀行振替され，以後，平成９年まで，所得税の申告手続を同税理士に委任してきた（甲１８，１９，乙８，弁論の全趣旨）。
（７）控訴人は，平成９年１１月１３日，所得税法違反の被疑事実について東京地方検察庁において取調べを受け，検察官から，本件土地の譲渡所得税について申告も，納税もされていないことを知らされ，控訴人の所得税法違反については公訴時効が完成しているものの，脱税に当たるとして追及を受け，修正申告を勧められるなどし，嫌疑を晴らすため，前記メモを含め，本件土地の売買契約書，購入代金の領収書，所有権移転登記手続費用の領収書，印紙代領収書，登記簿謄本，Ｂ税理士に対する委任状，１８００万円の預り證，５万円の税務代理報酬領収書等，自ら保管し，又はＢ税理士から受領した本件土地の譲渡所得税の申告に関係する書類をファイルごと検察官に提出し，Ｂ税理士に委任した経緯を説明し，供述録取書の作成に応じた（甲１２，１８，１９，乙８）。
２　争点①（控訴人による隠ぺい又は仮装）について
当裁判所は，本件の事実関係の下においては，控訴人が通則法６８条１項に規定する課税標準等を隠ぺいし，又は仮装し，これに基づき納税申告書を提出したと認めることができず，控訴人に対して重加算税を賦課することはできないと判断した。
（１）重加算税の賦課の要件
過少申告をした納税者は，課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし，又は仮装し，これに基づき納税申告書を提出したときは，重加算税を賦課される（通則法６８条１項）。重加算税の制度は，これによって悪質な納税義務違反の発生を防止し，申告納税制度による適正な徴税の実現を確保しようとするものである。この趣旨から，重加算税を賦課するためには，過少申告行為そのものが隠ぺい，仮装に当たるというだけでは足りず，過少申告行為そのものとは別に，隠ぺい，仮装と評価すべき行為があり，これに合わせた申告がされることを要する。しかしながら，納税者が，資料の隠匿等の積極的な行為をすることまでは必要でなく，当初から所得を過少に申告することを意図し，その意図を外部からも窺いうる特段の行動をした上，その意図に基づく過少申告をしたような場合，重加算税の賦課要件が満たされる。
（２）控訴人に対する重加算税の賦課
ア　税理士は，税務に関する専門家として，独立した公正な立場において，申告納税制度の理念にそって，納税義務者の信頼にこたえ，租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とし（税理士法１条），税理士となるには，一定の資格を必要とする（同法３条，４条）。このような公共的な使命を担う税理士は，委任者である納税義務者と税務当局のいずれにも偏しない独立した公正な立場で行動すべきものとされ，脱税の相談に応ずることを禁止され（同法３６条），委任者が不正に国税を免れている事実等を知ったときは，その是正をするよう助言する義務を負い（同法４１条の３），故意又は過失によって真正の事実に反して税務書類の作成をしたときは業務停止等の懲戒を受ける（同法４５条）。


イ　Ｂ税理士は，前記のとおり，税務署を退職後，開業して程なくから脱税を実行しており，税務署員と共謀してする脱税であるにもかかわらず，控訴人の委任時まではもとより，発覚した平成９年まで２５年余の長期間脱税が露見しなかった。税務当局が適正な徴税のために弛まぬ努力をし，脱税の摘発にも大きな成果を挙げてきた（公知の事実と言って良い。）我が国の実情の下では，税理士が，脱税の実績について顧客の評価を維持しながら，税務当局の追及を逃れて長く業務を継続することは不可能に近いと言って良いにもかかわらず，Ｂ税理士は，２５年余の間，脱税の実行について税務当局の疑いを招いた形跡も窺うことができない。
ウ　控訴人は，Ｂ税理士から，前記メモを示され，税額２６００万円が２３１０万円となるところ１８００万円で足り，８００万円得すると説明を受けており，税額を２３１０万円に減少させるについて費用を計上すると説明されたと認められるが，Ｂ税理士に委任すると，２６００万円又は２３１０万円の税が１８００万円で足りることとなる理由について，説明を受けておらず，これを求めてもいない。控訴人は，また，紹介料３５６万円を支払った事実がなく，留学生に謝礼を支払ったものの，草刈費用について裏付け資料がないことについて気づいていたと認められる。控訴人は，知人のDから，資格のある税理士であることについて確認を得た上でＢ税理士に委任し，１８００万円を預託した経緯もある。エ【要旨】　これらの事実，殊に，８００万円も税が減少して得すると説明を受け，支出していないか，又は裏付けのない費用を経費として計上して示され，資格について知人に確認していることからすると，控訴人は，Ｂ税理士が違法な手段により税額を減少させるのではないかとの疑いを抱いたと推認される。しかしながら，国が資格を付与し，税法に違反する行為を法律で禁止され，懲戒をも課される我が国の税理士制度の下では，納税者は，税理士に対し，税務申告手続の煩わしさから解放されると共に，法律に違反しない方法と範囲で必要昀小限の税負担となるように専門的知識と経験を発揮していわゆる節税をすることをも期待して委任するのであり，これを超えて，脱税をも意図して委任するのではない。控訴人も，経験したことのない多額の譲渡所得を得，譲渡所得税の申告手続の煩わしさからの解放と共に，いわゆる節税を意図してＢ税理士に委任したと推認されるものの，同税理士のした前記の説明に疑義を呈しなかったことを超えては，脱税を意図し，その意図に基づいて行動したと認めるには足りない。Ｂ税理士による前記各説明も，専門的知識に対する信頼の高さを逆手にとり，控訴人を騙す手段として，同税理士に委任することにより控訴人が受ける利益を誇張してされたに過ぎないことが事実経過から明らかで，２５年余の長期間悪質な方法による脱税を実行してきたＢ税理士の真実の姿を知る者はともかく，税額の減少につき違法な手段によるのではないかとの疑いを抱いたとしても，税務署勤務の経験を有し，税務当局から脱税の疑いを抱かれることもなく永年業務に従事してきた，資格のある税理士によるものである以上，疑いを取り除くことなく委任したからといって，控訴人は，脱税を意図し，その意図に基づいて行動したと認めるには足りず，通則法６８条１項に規定する課税標準等を隠ぺいし，又は仮装し，これに基づき納税申告書を提出した場合には当たらないというべきである。
（３）前記認定判断を妨げうる事実，証拠等
ア　控訴人は，前記のとおり，Ｂ税理士に申告を委任し，納税のために１８００万円を預託したのであり，このことは，同金員について「預り證」を受領し，別に税務代理報酬５万円を支払ったことから明らかである。Ｂ税理士は，前記のとおり，控訴人のために納税する意思はなく，騙し取る意思で１８００万円を受領して領得したのであり，詐欺又は業務上横領の罪を犯したに他ならず，脱税報酬を含め，又は全額が報酬に充てられても異存はないとの趣旨の下に控訴人が上記金員を交付した（被控訴人の主張）と認めることは到底できない。脱税額（８００万円。被控訴人主張）を上回る報酬（１８００万円）を支払う者はいないし，そのような脱税の請負が業として成り立つ筈がない。
イ　控訴人は，Ｂ税理士から，紹介料３５６万円及び草刈費用６０万円が経費となりうるとしてこれを計上したメモを示されたが，紹介料を出費しておらず，草刈費用の出費の裏付けとなる書類がないことに気づいていた。しかしながら，これらは，出費した事実について控訴人の説明に基づくこともなく，Ｂ税理士が記載した費用で，領収書の呈示を求めてもいないなど，費用を計上して税額を減少させるＢ税理士の説明も，本件の事実経過の下では，控訴人を騙す手段としてされたものであることからすれば，これらの出費の有無は意味を有しないと言うべきで，加えて，譲渡所得税の計算の過程は，委任を受けた税理士が依頼者に説明すべき性質の事柄であり，本件土地の譲渡の費用や税額について，委任前の税務相談の際はもとより，委任後においても，Ｂ税理士に疑問を呈したり，説明を求めたりした事実がないことをとらえて，控訴人が所得税を過少に申告する意図を有し，この意図を外部から窺いうる行動をしたと評価することはできない。控訴人は，また，平成２年分の確定申告書の控えの送付を受けておらず，預託した金員の過不足を尋ねてもいないが，受任した税理士において，委任者の要求を待たず，申告手続を終えたことを報告し，控えを送付し，預託を受けた金員に過不足があれば，その報告をすべきで，委任者が説明又は送付を求めなかったことを格別に評価することもできない。ウ　控訴人は，従前，税理士に委任することなく確定申告し，平成元年分以降，銀行口座振替の方法により納税することとしており，平成２年分については，７１００円が銀行振替により納税され，譲渡所得税の納税に充てるべき金員をＢ税理士に預託しているが，金員の預託は同税理士の指示に従ったにとどまると認められ，この事実に格別の意味を見出すことはできないし，同年度分の所得税７１００円が銀行振替された事実も，譲渡所得税の納税のために同税理士に金員を預託した以上，異とするに足りず，格別の意味を見出すことはできない。
（４）Ｂ税理士及び控訴人の検察官等に対する供述


ア　Ｂ税理士は，平成９年１２月，検察官に対し，要旨，控訴人から，本件土地の譲渡に係る所得税について，納税額を正規の金額より安くして欲しいと依頼を受け，控訴人に対し，本来２６００万円くらいの税金を支払わなければならないが，税金，手数料などすべて含めて１８００万円で手続できると告げたと供述した（乙４）。しかしながら，控訴人がEの紹介を得てＢ税理士に税務相談し，確定申告を委任するに至った前記認定の経緯と対比し，控訴人がＢ税理士に納税額を正規の金額より安くすることを依頼したとする部分は，裏付けに欠け，採用の限りではない。また，Ｂ税理士から税額が減少すると説明を受けて控訴人が委任したことが課税標準等を隠ぺいし，又は仮装し，これに基づき納税申告書を提出した場合に当たらないことは，先に判断したとおりである。イ　控訴人は，平成９年１１月ころ，検察官及び東京国税局調査官の事情聴取に対し，要旨，Ｂ税理士から税金が安くなるともちかけられて不正な申告をしたことが不徳の致すところであり，申し訳ないとの趣旨及びＢ税理士がメモ書きした経費が架空のものであることを認める趣旨の供述をしている（乙８，９）。しかしながら，控訴人は，税務署勤務の経歴を有する税理士と税務署員の共謀により騙し取られることなど露知らず，納税のために１８００万円もの多額の金員を預託しており，前記認定の事実経過のとおり，税額の減少額の多さに疑いを抱いたものの，Ｂ税理士による脱税の方法を知らず（領得されると知りながら，金員を預託する者はいない。），脱税の意図を知っていたと認めるにも到底足りない。控訴人の検察官等に対する前記供述は，平成２年の所得税の税務申告を委任して６年余を経，Ｂ税理士の脱税の事実等が発覚した後にされており，控訴人が，重大な犯罪に加担した結果となったことを知らされ，脱税を依頼した事実を認めて謝罪の意向を示すものであるが，前記認定判断のとおり，Ｂ税理士に委任した当時，控訴人が所得税について脱税が行われることを知っていたと認めることはできない。また，控訴人は，前記のとおり，検察官に対し，保管していた本件土地の譲渡に関する書類及びＢ税理士から受領した書類，更には控訴人の脱税の意図を裏付けるものとして被控訴人もよりどころとするＢ税理士の記載した前記メモまでも提出しており，書類の保管及びその検察官への提出，いずれの点についても，控訴人が脱税を委任したとすれば，あまりに不可解な行動というべきである。以上の事情を考慮すると，控訴人のこれらの供述は信用性に欠けるというべきである。
（５）Ｂ税理士による脱税と控訴人の責任
ア　税理士は，前記のとおり，税務専門家として，独立した公正な立場において，申告納税制度の理念にそって，納税義務者の信頼にこたえ，租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする（税理士法１条）。このような公共的な使命を担う税理士は，委任者である納税義務者の援助に当たっては，納税義務者と税務当局のいずれにも偏しない独立した公正な立場で行動すべきもので，Ｂ税理士による前記方法による脱税について，直ちに委任者である控訴人の責任を問うことはできない。被控訴人の主張は，独立して公正な立場で行動すべく法律で定められた税理士の公共的な使命を無視するもので，採用の限りではない。
イ　継続的に多額の収益を得た法人等の納税者が徴税事務に従事した経験を有する税理士に対し，甚だしい場合は脱税を依頼し，そうでない場合においても，徴税事務に対する影響力を期待し，巨額の税を免れようとする事例が明らかとなることがある（公知の事実）が，そのような場合は格別，大多数の納税者及び税理士が，法律の許す範囲内において納税額を少なくしようと試みることはあっても，適正な納税をしていると認められる（我が国において，一部を除き，徴税事務に格別の困難を生じていないことも，公知の事実であり，このことから本文のように認めても，我が国の実態を見誤るものではあるまい。）我が国の税理士制度の下においては，税理士による脱税について，委任した納税者は直ちには責任を負わず，重加算税を賦課するには，前記のとおり，納税者による資料の隠匿等の積極的な行為までは必要ではないまでも，納税者が，当初から所得を過少に申告することを意図し，その意図を外部からも窺いうる特段の行動をした上，その意図に基づく過少申告をしたような場合であることを要する。
ウ　本件においては，前記のとおり，控訴人は，税務相談をし，多額の税額が減少することに疑いを抱いたものの，所得税の申告を委任したのにとどまり，Ｂ税理士において，格別の説明をすることもなく，紹介料や草刈費用を計上し，税額を試算して見せ，納税に充てる金員として１８００万円を騙し取り，税務署員と共謀し，委任者である控訴人の利益をおよそ無視する方法により脱税したのであり，控訴人が脱税の責めを負うべき理由を見出し難い。
（６）本件の特質


主　　　　　　　文
被告人を懲役２年４月に処する。
未決勾留日数中５０日をその刑に算入する。
理　　　　　　　由
（罪となるべき事実）
被告人は，平成１４年９月１２日午後１１時２８分ころ，神戸市a区b町c丁目d番e号所在のA鉄道株式会社B駅上りホームにおいて，同所のベンチで仮睡中のCが所持していた手提げカバンの外側ポケット内から，同人所有の現金１万５２６０円及び定期券等６点在中の財布１個(時価合計９，６７６円相当)を窃取したものである。（証拠の標目）－カッコ内は証拠等関係カードにおける検察官請求証拠甲乙の番号
省略
(事実認定の補足説明)
１　弁護人は，本件被害品である財布は，Dなる人物から被告人に突然渡されたものであり，被告人が被害者から盗んだものではないと主張して窃盗の事実を争い，被告人もまたこれに沿う供述をするので，当裁判所が前記のとおり認定した理由について，以下補足して説明をする。
２　目撃証言の検討。
(1)　証人Eの当公判廷における供述及び証人Fの当公判廷における供述は，いずれも，警察官である両証人が仮睡盗，スリなどの捜査として勤務中，被告人の行動を不審に思い注視していたところ，E供述によれば，被害者が北向きのベンチに座っていたところ，被告人は同じ北向きのベンチにひとつ座席を空けて西側に座っており，被告人は，被告人と被害者の間のベンチの方に右手を伸ばし，その後被告人は立ち上がったが，被告人の右手には財布様ものもが握られており，被告人はそれをズボンの右ポケットに入れたことを目撃した旨，F供述によれば，被害者が北向きのベンチに座っていたところ，被告人は同じ北向きのベンチにひとつ座席を空けて西側に座っており，被告人は体を右の方に傾けて，右手を被害者が座っている方向，
かつ，下方向に伸ば
し，その後被告人は立ち上がりながら右の腰辺りに何かを隠す素振りをした旨いうのであり，両証人のこれらの供述には，特に不自然・不合理な点は存しないこと，具体的な供述をしていること，反対尋問にも動揺していないこと，両証人には虚偽の供述をしてまで被告人を罪に陥れなければならない理由は存しないこと，両証人の視力は良好であり周囲も明るかったこと，被害者はベンチに座り仮睡していたが，被告人と被害者の間のベンチ上には，被害者の鞄が置かれていたこと，その鞄のポケットには本件被害品である財布が入っていたこと，被告人が現行犯逮捕をされた際，本件被害品である財布を所持していたことなどからして，信用性が認められる。
(2)　このように，両供述について信用性を肯定するが，その信用性の点について更に検討する。①　両供述は，南向きのベンチに座っていたアベックが午後１１時２７分発の電車に乗り込んだかについて相反する供述をする。しかし，中心的で重要な部分の記憶が残りやすいのに比べ，周辺的部分の記憶には変容が生じやすいことは経験則上明らかであるところ，本件においては重要部分に矛盾がないこと，アベックの存在によって前記供述する状況を見通すことができなくなるような状況では必ずしもないことからして，この点は周辺的部分の供述であり，両供述の前記信用性を動揺させるものではない。また，②　通常のスリ捜査の場合，２人で捜査を行うのが原則であるにもかかわらず，本件では２人が一旦別れようとしていたこ
と，③　F証人が，ホ
ーム上で被告人を現行犯逮捕しなかったこと，に疑問がある旨弁護人は主張する。しかし，②については，別の場所に分かれた方が犯罪を発見する率が高いこともあろうこと，③については，ホームから財布を捨てられる等の行為を防ぐこと，捜査員２名の内１名が被害確認をすることもあながち不自然とはいえないことからして，②，③とも捜査における方法の選択の範囲を逸脱したものとまでは言えず，ひいては，前記目撃証言の信用性に動揺を与えるものでもない。④　E証人は，前記ホーム上にいた被告人を服装，身長，歩く格好などから特定していたこと，F証人は，被告人と同一のホーム上で被告人の顔を確認していたことからして，人違いによる逮捕ではない。
３　被告人供述の検討。
(1)　結論として，被告人の捜査段階後半及び当公判廷における本件犯行を否認する供述自体及びその変遷があまりに不自然・不合理であり，前記目撃証言に照らしても信用できない。逮捕時ないしは捜査段階での犯行を認める供述は信用できる。以下説明する。
(2)　被告人の捜査段階後半及び当公判廷における本件を否認する供述自体，次の点であまりにも不自然・不合理である。被告人の本件犯行を否認する弁解によれば，西脇市に戸籍謄本などを取るために向かう途中，同駅前で休んでいたところ，同所にて偶然Dなる人物と会い，同人から財布を渡されたにすぎない旨いうものである。しかし，次の点に照らしても信用できない。①　E証人は，被告人が改札を出て，１，２秒目を離す状況になったが，その時間は一瞬にすぎないし，その間，被告人の供述するDなる人物が被告人に接触した形跡はない。②　Dの頭髪について，被告人は当公判廷において，被告人のスポーツ刈りより短い五分刈りと供述したり，約１０センチメートルあると供述したりするなど，人物像も定かでない。③
被告人は午後８時３０分
に大阪を出発しており，この時間から西脇市役所に向かっても，同市役所が閉まっていることは明らかである（この点について，被告人は，内縁の妻にすぐに行けといわれたので朝一番に同市役所に行くことで誠意を見せたかった旨供述しているが，かかる供述内容は信用できない。）。④　被告人は休憩していたＪＲB駅前の噴水のところで寝ようとも考えていた旨供述するが，被告人が供述する休憩していた時間帯は，雨が降っており，雨量は傘を差さなければずぶぬれになるようなものであった。⑤　本件犯行の前には，噴水があった時期もあるものの，本件犯行時には花壇になっており，噴水は存在しなかった。
(3)　被告人供述の変遷は，次のようにあまりに不自然・不合理である。すなわち，①　被告人の本件犯行当日と翌日付けの警察官調書（乙２－弁解録取書，３），本件犯行の翌々日付けの検察官に対する調書（乙４－弁解録取書）では，被告人は盗んだことを認めている。この点について，逮捕した警察官が怖かったから犯行を否認できなかった旨当公判廷において供述する。しかし，他方で，被告人は検察庁での取り調べの際には，検察官は普通であった旨供述し，それでは検察庁で犯行を否認しなかった理由を説明できない。②　勾留質問調書（乙５）によると，被告人は被害者がベンチの上に落とした財布を盗んだ旨供述している。この点について，被告人は当公判廷において，被告人を逮捕した警察官の言い分に合わせたも
のである旨供述するが，も


平成１１年(行ケ)第５１号審決取消請求事件
平成１２年２月１３日口頭弁論終結
判決
原　　　　　　告         日本電子工業株式会社
代表者代表取締役         【Ａ】
訴訟代理人弁理士         吉        田                  稔同         田        中        達        也同         福        元        義        和被　　　　　　告         特許庁長官　【Ｂ】
指定代理人               【Ｃ】
同                        【Ｄ】
同         【Ｅ】
同         【Ｆ】
主文
特許庁が平成７年審判第２１４６９号事件について平成１０年１２月２８日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
主文と同旨
２　被告
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は、平成４年８月２７日、発明の名称を「車両のアンチロックブレーキ装置の制御システム」とする発明について特許出願をしたものの、平成７年９月５日に拒絶査定を受けたので、同年１０月４日、これに対する不服の審判の請求をした。特許庁は、これを平成７年審判第２１４６９号事件として審理した結果、平成１０年１２月２８日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、平成１１年１月２５日、その謄本を原告に送達した。
２　特許請求の範囲（別紙図面(1)参照）
（請求項１）
「路面摩擦力もしくは路面摩擦係数などの応力検知センサ、コントローラー、アクチュエータから構成された制御ユニットを各車輪毎に夫々設置し、各車輪の路面摩擦力もしくは路面摩擦係数などの応力を独立して検知し、夫々の検知信号に対応して各車輪が夫々各別に制動されるようにしたことを特徴とする車両のアンチロックブレーキ装置の制御システム。」
（請求項２）
「上記各制御ユニットの制御油圧源として、フットブレーキのマスターシリンダから油圧が供給されていることを特徴とする請求項１に記載の車両のアンチロックブレーキ装置の制御システム。」
（請求項３）
「上記各制御ユニットの制御油圧源を各車輪もしくは複数車輪毎に夫々独立して装備し、各制御油圧源は高圧制御油圧発生手段、保持貯蔵手段及びリバースシステムを具備することにより、上記各車輪もしくは複数車輪毎の制御が独立して行なわれるようにしたことを特徴とする請求項１に記載の車両のアンチロックブレーキ装置の制御システム。」
（請求項４）
「上記制御油圧源は、補助手段としてフットブレーキのマスターシリンダから油圧が供給されることを特徴とする請求項３に記載の車両のアンチロックブレーキ装置の制御システム。」
（請求項５）
「上記制御ユニットは、緊急ブレーキの作動もしくはその信号を受けて作動開始し、各制御ユニットのそれぞれの作動はコントロール装置で管理制御されることを特徴とする請求項１乃至４の何れかに記載の車両のアンチロックブレーキ装置の制御システム。」
３　審決の理由
審決の理由は、別紙審決書の理由の写しのとおりである。要するに、原査定が拒絶理由で示したとおり、本願発明は、平成６年１２月１４日法律第１１６号による改正前の特許法３６条４項（以下、単に「特許法３６条４項」という。）に規定する要件を満たしていない、とするものである。
なお、原査定の拒絶の理由は、次のとおりである。
①　発明の詳細な説明の第２段において、「大型車両にあっては全長が長いためブレーキ圧の配管路が著しく長くな」る点が問題点として挙げられているが、本願発明もマスタシリンダからブレーキまで長い配管を必要としている。結局、課題は解決されたのかどうか不明瞭である（審決書３頁６行～１１行参照。拒絶理由(1)）。
②　発明の詳細な説明の第１５段によれば、各車輪のアンチロック制御は、各車輪に設けられた路面摩擦力検出センサにのみ基づいているものと解される。路面摩擦力が低くてもスリップしていなければアンチロック制御をする必要はないが、本願では車輪速やスリップ率は検知していない。本願のような構成の下で、いかにして車輪のロックを判断し、アンチロック制御を行っているのか不明瞭であり、発明を正確に理解できない（審決書３頁１２行～４頁４行参照。拒絶理由(2)）。③　同段には、「アクチュエーターの駆動源としては、油圧ポンプを採用している」旨の記載があるが、アクチュエータの他の構成が不明瞭であるため、アクチュエータの作用が理解できない（審決書４頁５行～９行参照。拒絶理由(3)）。④　発明の詳細な説明の第２１段における「高圧制御油圧手段」とはポンプのことか、また「保持貯蔵手段及びリバースシステム」とはどのような作用を持つのか不明瞭であり、発明を正確に理解できない（審決書４頁１０行～１４行参照。拒絶理由(4)）。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
審決の理由中、Ⅰ（経緯）及びⅡ（原査定の拒絶の理由）は認める。Ⅲ（判断）は争う（ただし、一部認めるところがある。）。Ⅳ（結論）は争う。１　取消事由１（拒絶理由(2)に係る特許法３６条４項違背の判断の誤り）(1)　審決は、「アンチロックブレーキ装置は、走行中の制動による車輸のスリップを回避するための装置であり、車輪のスリップ等を検知し、ブレーキの液圧を調整してアンチロック制御を行っているが、本願の請求項１に記載の発明は、・・・車輪速やスリップ率は検知していない。」（審決書６頁１２行～７頁７行）、「本願明細書では、１車輸の応力検知センサの検知信号から、スリップ率等の車輪のスリップに関係する値を如何にして計算し、如何にして車輪のロックを判断し、如何にしてアンチロック制御を行っているのかが記載されていない。したがって、本願のような構成のもとで、如何にしてアンチロック制御を行っているのか本願明細書をみても不明瞭であり、当業者が容易に発明を実施できる程度に明細書が記載されているとは認められない。」（７頁８行～８頁１行）との理解の下に、平成５年３月３日付け手続補正書によって補正された明細書（以下「本願明細書」という。）の発明の詳細な説明における実施例をみても、請求項１に係る発明（以下「本願発明１」という。）のような構成の下で、いかにして車輪のロックを判断し、アンチロック制御を行っているのか不明瞭であり、発明を正確に理解することができないと判断した。しかし、審決の上記判断は、前提において既に基本的な誤りを犯すものである。


そもそも、本願発明１は、路面摩擦係数あるいは路面摩擦力そのものを用いてアンチロック制御を行うものであり、したがって、そこでは、車輪速やスリップ率を検知することもなく、スリップ率等の車輪のスリップに関係する値を計算することもないのである。
本願発明１は、「他の車輪の検出値を考慮することもなく」、各輪ごとにアンチロック制御を適用すれば、各輪ごとに夫々最大の制動力が得られ、最適のアンチロック制御を実現できることを見出した点にその意義があるのであり、したがって、本来、アンチロック制御の具体的手法は、周知の手法のうちのいずれを採用してもよいものであるから、アンチロック制御の具体的手法が記載されていないのである。そして、上記周知の手法として、審決の考えている、車輪速やスリップ率を検知して行うもの以外にも、路面摩擦係数あるいは路面摩擦力を用いたものが存在することは、明らかなのである。
結局、審決は、市販の自動車に一般的に搭載されているアンチロックブレーキ装置に採用されているアンチロック制御のみを考慮の対象として考えていたところに誤りがあり、上記判断は、前提において既に誤っている。(2)　被告は、アンチロック制御の内容、すなわち、制御ユニットにおける応力検知センサからの路面摩擦力もしくは路面摩擦係数などの応力の検知信号をどのように処理し、どのような制御フローに基づいて、制御ユニットにおけるコントローラー、アクチュエータあるいは油圧源等をどのように作動させるのかについて、本願明細書及び本願の願書に添付された図面（以下「本願図面」という。）には全く開示されておらず、当業者が容易に実施できる程度にアンチロック制御する手段がこれらに記載されているとはいえない旨主張する。
しかしながら、甲第５号証（特開昭５０－７９６８８号公報）、甲第６号証（特開昭６２－７７２７０号公報）、甲第７号証（特開平３－２２００５６号公報）の各記載によれば、スリップ率と路面摩擦係数との間には所定の関係が存在し、この関係は乾燥路面であるとか濡れた路面であるとかの路面状況に応じて変化はするけれども、常に路面摩擦係数がピーク値付近になるようにブレーキ圧を制御することにより、路面状況に係わらず常に最大の制動力を維持できるということを理解することができ、したがって、路面摩擦係数あるいは路面摩擦力を検出することによって、路面状況に係わらず最適なアンチロック制御を行い得るのである。そして、本願明細書及び本願図面（以下、両者を併せて「本願明細書等」ということがある。）に、甲第５号証ないし甲第８号証に記載されたような周知のアンチロック制御の具体的手法を記載しなければならない特別な事情は何ら存在しない。アンチロック制御の方法としては、三系統制御方式、二系統制御方式、前後輪各同時制御方式などが存在しており、複数のセンサからの信号をどのようにして統合するかは、各制御方式に応じて適宜決定されることであり、甲第５号証ないし甲第８号証に開示されているアンチロック制御の具体的手法を本願発明にそのまま採用できることは自明である。
上述のとおり、もともと、本願発明の本質的かつ特徴的な技術的思想は、「各車輪を夫々各別に制動する」という点にあるのであるから、「路面摩擦力もしくは路面摩擦係数を用いた具体的な車輪の制動方法」は本発明の特徴部分ではなく、周知の具体的方法のうちのいずれを採用するかは少しも重要なことではないのである。
(3)　アンチロック制御の基本原理は、車輪速センサを用いたアンチロック制御の場合も、路面摩擦係数あるいは路面摩擦力を用いたアンチロック制御の場合も、基本的に同じであり、いずれも、センサからの信号をコントローラ（コンピュータ）で処理するためのプログラムが相違するだけであって、コントローラによって制御されるアクチュエータの動作は全く同じである。
甲第９号証（株式会社中日社昭和６２年１０月２日発行「カーエレクトロニクスサブシステム」１９９頁左欄３０行～同右欄１４行）には、車輪速センサを用いてアンチロック制御を行うタイプのアンチロックブレーキ装置が記載されており、その基本構成として、アクチュエータとコンピュータ（本願発明のコントローラに相当する。）と車輪速度センサとが挙げられている。そして、アンチロック制御においては、運転手によりブレーキペダルが踏み込まれた後、コンピュータにより、ブレーキ圧の「減圧」、「保持」、「増圧」という一連の制御が繰り返されて、車輪をロックさせることなく車両を停止させるのである。アンチロック制御におけるアクチュエータが、一般に、三位置ソレノイドバルブと、リザーバと、ポンプとを備え、コントローラ（コンピュータ）からの指令を受けてホイルシリンダの「減圧」、「保持」、「増圧」を制御するものであることは周知の事実である。したがって、本願明細書の「各アクチュエーターＡは各車輪毎の応力の検出状況に応じて各コントローラＣからの駆動指令を受けてブレーキ液圧を夫々各別に調整し、」（第１６段４行～６行）との記載から、本願発明におけるアクチュエータが上記周知のアクチュエータであることは自明であり、殊更にアクチュエータの構成を明細書および図面中に記載する必要はないのである。さらには、アクチュエータと、コントローラ、マスタシリンダ及びホイルシリンダとの関連動作などについても、上記周知のアクチュエータの場合と同様であり、これらを明細書および図面中で詳述する必要はないのである。
２　取消事由２（拒絶理由(1)、(3)、(4)に係る特許法３６条４項違背の判断の誤り）
(1)　審決は、拒絶理由(1)がいまだ解消されていないと判断したが、この判断は誤っている。
本願発明は、本願明細書の記載から明らかなとおり、「各車輪のホイルシリンダとアクチュエーターとを結ぶ配管」の長短を問題にしているものである。アクチュエータを車輪近傍に配設したことによる効果として、アクチュエータと車輪のホイルシリンダとを結ぶ配管を短くでき、その結果として、コントローラからの駆動指令との時間差のない精度の高いブレーキ制御を行わせることができるという効果を奏するものである。
すなわち、アンチロック制御の作動状態になると、コントローラからの駆動指令に応じて、マスタシリンダからではなくポンプからアクチュエータに油圧が供給され、これによりアクチュエータから車輪のホイルシリンダにブレーキ圧が供給されるので、アクチュエータと車輪のホイルシリンダとを結ぶ配管が短ければ、ブレーキ圧の流動損失や時間遅れが減少し、コントローラからの駆動指令との時間差のない精度の高いブレーキ制御を行わせることができるのである。また、アンチロック制御の動作においては、アンチロック制御の開始時点ではマスターシリンダからの圧油が既にアクチュエータを介してホイルシリンダに供給されていることから、アクチュエータとホイルシリンダとの間の配管長さのみが制御の応答時間に影響を及ぼし、マスターシリンダとアクチュエータとの間の配管長さは制御の応答時間に影響を及ぼすことはない。
(2)　審決は、拒絶理由(3)がいまだ解消されていないと判断したが、この判断も誤っている。


本願明細書の記載（６頁８行～６頁１１行）によれば、アクチュエータＡが車輪のホイルシリンダにブレーキ圧を供給するという作用を有することは明らかである。このように、アンチロックブレーキ装置において、アンチロック制御の作動時に、油圧ポンプを駆動源とするアクチェータによって車輪のホイルシリンダにブレーキ圧を供給すること、および車輪のホイルシリンダがブレーキ圧を機械的な力に変換して車輪の制動力を発生させることは、当業者にとって常識的な技術事項である。
したがって、審決が、アクチュエータの他の構成が不明瞭であるため、アクチュエータの作用が理解できない、とするのは失当である。(3)　審決は、拒絶理由(4)がいまだ解消されていないと判断したが、この判断も誤っている。
本願明細書には、「上記した実施例では、各制御ユニットＵの各アクチュエーターＡにはフットブレーキのマスターシリンダＭＰから油送管３０を介して油圧が供給される構成となっており、油送管３０の配管が面倒であるが、図４に示すように各制御ユニットＵに高圧制御油圧手段と保持貯蔵手段及びリバースシステムとを具備した制御油圧源Ｓを夫々附設することにより、油送配管が不要となり、独自の制御油圧源を具備するアンチロックブレーキ装置を各車輪毎もしくは複数車輪毎に独立して具備することができる。」（第２１段１行～７行）と記載されており、本願図面の図４の制御油圧源Ｓが図１のマスターシリンダＭＰの代わりにアクチュエータＡに圧油を供給するものであることは明白である。そして、このようにアクチュエータに圧油を供給する制御油圧源の最も基本的な構成は、ブレーキ油を貯留するタンクと、タンクのブレーキ油を電磁弁を介してアクチュエーターに供給するポンプと、アクチュエーターからのブレーキ油を電磁弁を介してタンクに戻す戻し油路とからなるものであって、当業者であれば、制御油圧源Ｓを構成する高圧制御油圧手段がポンプおよび電磁弁に相当し、保持貯蔵手段がタンクに相当し、リバースシステムが戻し油路に相当するということが、容易に理解できるのである。(4)　被告は、原告が準備書面において述べている技術事項は、本願明細書に記載されていない旨主張するけれども、これらの技術的事項は、すべて周知の技術的事項であって、当業者であれば、本願明細書の記載から容易に理解できる範囲の事項である。そうである以上、本願明細書において、制御ユニットのアクチュエータや制御油圧源の構造、配置や機能が当業者が容易に実施できる程度に開示されていることは、明らかというべきである。
第４　被告の反論の要点
審決の認定判断は、いずれも正当であり、審決には、これを取り消すべき理由がない。
１　取消事由１（拒絶理由(2)に係る特許法３６条４項違背の判断の誤り）について(1)　まず、特許法３６条４項において、当業者が容易に発明の実施をすることができる程度に発明の詳細な説明に発明の目的、構成及び効果を記載しなければならないとされていることの意味を、本願発明の場合でいえば、アンチロックブレーキ装置の制御システムという物に係る各発明が、容易に実施できるように、その構成、機能等が具体的に記載されていることが必要であり、また、コントローラー及び制御を構成事項とする以上、その具体的制御の内容が記載されていることが必要である、ということである。
(2)　甲第５号証ないし甲第８号証は、各種の具体的手法を用いてアンチロック制御しているものの、本願発明のアンチロック制御のように、各車輪毎に設けられたコントローラーにより各車輪を夫々独立に制御する場合のアンチロック制御について開示するものではない。まして、そのような各車輪毎に設置された制御ユニットからの路面摩擦力もしくは路面摩擦係数などの応力の検知信号に対応して各制御ユニットのコントローラーが各車輪を夫々独立にアンチロック制御する具体的手法が周知であることを示すものではない。したがって、本願発明におけるような、他の車輪の検出値を考慮することもなく、１車輪の路面摩擦力もしくは路面摩擦係数などの応力のみから各車輪を夫々各別に制動する具体的制御については、原告の提出した証拠からは周知なものとはいえない。
また、本願明細書は、アンチロック制御の内容、すなわち、制御ユニットにおける応力検知センサからの路面摩擦力もしくは路面摩擦係数などの応力の検知信号をどのように処理し、どのような制御フローに基づいて、制御ユニットにおけるコントローラー、アクチュエータあるいは油圧源等をどのように作動させるのかについて、全く開示されておらず、本願明細書及び図面には、当業者が容易に実施できる程度にアンチロック制御する手段が記載されているとはいえない。(3)　原告は、あたかも、各車輪をそれぞれ各別にアンチロック制御すること自体は周知であるかのような主張をしている。
しかしながら、各車輪をそれぞれ各別にアンチロック制御することが本願発明の主要な特徴点であることから、その制御内容が本願明細書に記載されていなければならず、後になって提出された、しかも本願発明のような各車輪毎に設けられた制御ユニットにより各車輪をそれぞれ各別にアンチロック制御するものでもない甲第５ないし８号証に記載のいずれかの技術をそのまま採用すればよいというのでは、本願明細書の記載に基づいて、当業者が容易に実施できるということにはならないのである。
２　取消事由２（拒絶理由(1)、(3)、(4)に係る特許法３６条４項違背の判断の誤り）について
(1)　本願明細書の第１５段には、アクチュエータの構成、機能については、油圧ポンプにより駆動され、各コントローラーからの駆動指令を受け、各車輪のホイルシリンダにブレーキ圧を供給すること、及び制御ユニットでは応力検知センサ、コントローラー、アクチュエータが必ずしも一体に組み込まれる構成でなくとも、各構成部品がそれぞれ最適機能を発揮できる車輪又は車軸近傍に各別に配置され夫々を有機的に連結してユニット化され、車輪の応力検知信号に対応して動作すればよい旨記載されているのみである。一方、同明細書には、アクチュエータがどのような構成を備えたものであって、コントローラーとどのように有機的に連結され、また、マスターシリンダ又は制御油圧源とはどのように連結されて、コントローラーのどのような指令により、どのような作動をして、ホイルシリンダにどのように調整した圧油を供給し、またその時にマスターシリンダ又は制御油圧源との関連動作はどうなっているのかについて何ら開示していない。また、アクチュエータとしては、各技術分野において多数の種類の構成、機能を有するものが存在するけれども、本願発明の場合のように、応力検知センサ、コントローラーとともにユニット化されて各車輪毎に配置されるとともにマスターシリンダ又は制御油圧源に連結されたアクチュエータがどのようなものか、その具体的構成及び機能について本願明細書には記載されていない。原告は、当業者であれば、高圧制御油圧手段がポンプ及び電磁弁に相当し、保持貯蔵手段がタンクに相当し、リバースシステムが戻し油路に相当するとともに、厳密には電磁弁が高圧制御油圧手段とコントローラーとの双方に属することが理解できる旨主張をするけれども、そのようなことは、本願明細書には何ら記載されていない事項である。
(2)　本願発明のアクチュエータの構成、ひいては本願発明の主要な構成要素であるアクチュエータ等から構成される制御ユニットの構成は、本願明細書に記載されていなくとも自明なものである、ということはできず、したがって、これを容易に実施することができるということもできない。


第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（拒絶理由(2)に係る特許法３６条４項違背の判断の誤り）について(1)　審決は、「アンチロックブレーキ装置は、走行中の制動による車輸のスリップを回避するための装置であり、車輪のスリップ等を検知し、ブレーキの液圧を調整してアンチロック制御を行っているが、本願の請求項１に記載の発明は、・・・車輪速やスリップ率は検知していない。」（審決書６頁１２行～７頁７行）、「本願明細書では、１車輸の応力検知センサの検知信号から、スリップ率等の車輪のスリップに関係する値を如何にして計算し、如何にして車輪のロックを判断し、如何にしてアンチロック制御を行っているのかが記載されていない。したがって、本願のような構成のもとで、如何にしてアンチロック制御を行っているのか本願明細書をみても不明瞭であり、当業者が容易に発明を実施できる程度に明細書が記載されているとは認められない。」（７頁８行～８頁１行）との理解の下に、本願明細書の発明の詳細な説明における実施例をみても、本願発明１のような構成の下で、いかにして車輪のロックを判断し、アンチロック制御を行っているのか不明瞭であり、発明を正確に理解できない（６頁７行～１１行）、としている。本願発明に係るアンチロックブレーキ装置の制御システムが、「路面摩擦力もしくは路面摩擦係数などの応力検知センサ、コントローラー、アクチュエータから構成された制御ユニットを各車輪毎に夫々設置し、各車輪の路面摩擦力もしくは路面摩擦係数などの応力を独立して検知し、夫々の検知信号に対応して各車輪が夫々各別に制動される」というものであることは、特許請求の範囲の記載から明らかである。そして、上記記載によれば、本願発明においては、車輪の路面摩擦力もしくは路面摩擦係数などの応力を検知し、検知信号に対応して車輪が制動されるという構成によってアンチロック制御を行っているのであり、審決の前提としている、スリップ率を計算することにより車輪のスリップ等を検知し、ブレーキの液圧を調整するという方式のアンチロック制御ではないことが明らかである。なお、本願発明のアンチロック制御において、審決のいう「車輪のロック」の判断が要件となっていないことも、特許請求の範囲の記載から明らかである。
そして、このことは、本願明細書の発明の詳細な説明の記載（例えば甲第２号証の第１４段～第１６段参照）からも明らかであり、また、後記(2)(ロ)の認定に照らせば、従来技術においても、本願発明のような路面摩擦力もしくは路面摩擦係数などの応力を検知してなすアンチロック制御の方式の場合には、スリップ率を計算することにより車輪のスリップ等を検知する必要はない。審決は、本願発明のような路面摩擦力もしくは路面摩擦係数などの応力を検知してなすアンチロック制御の方式においても、スリップ率を計算することにより車輪のスリップ等を検知する必要がある、との誤った認識に立って後の判断をしているものであり、判断の前提において既に誤っているといわざるを得ない。(2)　被告は、アンチロックブレーキ装置の制御システムという物に係る各発明が、容易に実施できるように、その構成、機能等が具体的に記載されていることが必要であり、また、コントローラー及び制御を構成事項とする以上、その具体的制御の内容が記載されていることが必要である旨主張するが、同主張は失当である。その理由は、次のとおりである。
(イ)　甲第２号証によれば、本願明細書の発明の詳細な説明には、「従来のアンチロックブレーキ装置は、単１のコントローラーで四輪を三系統もしくは二系統のブレーキ圧制御で同時に行なう方式であるため、各車輪のホイルシリンダとアクチュエーターとを結ぶ経路に長い配管を必要とし、とくにトレラーや大型バスなどの大型車両にあっては全長が長いためブレーキ圧の配管路が著しく長くなり、そのためアクチュエーターが駆動指令を受けてから各車輪のホイルシリンダにブレーキ圧が供給されるまで時間を要すると共にブレーキ圧の流動損失が生じ易く、精密なブレーキ制御が得られ難く、安全性の高いアンチロックブレーキ装置であるとは言えなかった。」（第２段１５行～２２行）、「従来の上記のような問題点に鑑み本発明は、前後・左右車輪が夫々独立してアンチロックブレーキが作動するようにして、精度の高いブレーキ制御が得られる車両のアンチロックブレーキ装置の制御システムを提供することを目的としている。」（第３段）との記載があることが認められる。上記各記載によれば、本願発明１が目的とするところは、前後・左右車輪に設置されたアンチロックブレーキがそれぞれ独立して作動するようにしたところにあるのであって、個々のアンチロックブレーキの制御の内容に何か特徴があるわけではないことが明らかである。


したがって、本願明細書にいう、路面摩擦力もしくは路面摩擦係数などの応力検知センサ、コントローラー、アクチュエータから構成されるアンチロックブレーキがいかなるものかを当業者が理解することができれば、発明を容易に実施することを可能にするものとして、必要にして十分であるということになる。(ロ)　甲第９号証によれば、株式会社中日社昭和６２年１０月２日発行「カーエレクトロニクスサブシステム」には、「アンチロック装置は、１９６９年にフォード車に量産車としては最初の後二輪制御方式のものが採用されて以来、一部の米国、日本の高級乗用車を主体に装備された」（１９４頁左欄２行～５行）、「アンチロック装置の作動は制動性能と操舵安定性を確保するために、車輪に加わるブレーキ力を調整してタイヤ特性を有効に活用することである。」（同頁左欄２０行～右欄１行）、「四輪アンチロック装置は・・・ブレーキ油圧制御により急制動中のコーナリングフォースが十分大きく、かつ摩擦係数も十分大きい値にスリップ率をコントロールしようとするものである。」（１９６頁左欄３行～７行）、「アンチロック装置は一般に次の３つの部分から構成されている（図５）。①　アクチュエータ　コンピュータからの指令を受けて、各ホイールシリンダヘの油圧をゆるめたりかけたりして車輪の回転状態を制御する。②　コンピュータ　車輪速度センサ信号をデジタル演算処理し、アクチュエータに制御指令を出す制御回路とシステム故障時には警告灯・・・を点灯させる回路から構成されている。③　車輪速度センサ　前輪に各１個、後輪に各１個、計４個（後輪には駆動系に１個の場合もある）設置され各車輪の回転速度を常時検出し、コンピュータに伝達する。」（１９９頁左欄３１行～右欄１２行）との記載があることが認められる。甲第５号証によれば、特開昭５０－７９６８８号公報には、「自動車等のスキッドを防止するアンチスキッド装置において、ブレーキ作動時に路面とタイヤ間、ブレーキシューとライニング間の摩擦力に基因して発生する歪を検出する検出部を有し、この歪に応答して得る信号を制御要因として導入してアンチスキッド制御することを特徴とするアンチスキッド装置。」（特許請求の範囲）、「そこで本発明は、ブレーキ作動時における路面と車輪間に生ずる摩擦力に起因して発生する歪の変化を等価的にμの変化として把握できることに着目してなしたもので、制動時に発生する歪を検出して、これをアンチスキッド装置の入力要因として利用していることを特徴としており、このような歪が、ブレーキ特性、荷重、路面、タイヤー等の諸条件にも応答するために、これら諸条件を加味した最大効率のアンチスキッド制御が可能となる。」（２頁左下欄１６行～右下欄５行）、「ここで、この歪電圧を制御要因としたアンチスキッド装置は種々考えられるが、一実施例について説明する。上記・・・歪電圧を微分回路Ｄにて微分して微分出力を得、これをコンバレータＣに導入して基準電圧Ｅ１と比較し、歪電圧が基準電圧Ｅ１より小さくなると減圧信号が得られる。この減圧信号によって油圧制御部・・・はブレーキ圧力を減少するよう働く。なお、歪電圧が基準電圧Ｅ１より大きくなると減圧信号が得られず、油圧制御部はブレーキ圧力を増加するよう働く。」（３頁左上欄１８行～右上欄９行）との記載があることが認められる。
甲第６号証によれば、特開昭６２－７７２７０号公報には、「車輪と車体との間に設けられ、車輪と地面との間の坑力を検出するセンサーと、車輪を制動するブレーキ手段と、スリップ率が増大するにつれて坑力が増大する範囲で、かつ坑力の最大値付近で制動力を発生させるように、ブレーキ手段を制御する手段とを含むことを特徴とする自動車用アンチスキッド制御装置」（特許請求の範囲）、「本発明の目的は、地面と車輪との摩擦係数が最大値付近である範囲で、制動を行うことができるようにした自動車用アンチスキッド制御装置を提供することである。」（１頁右下欄１０行～１３行）、「スリップ率が増大したときには、スリップ率が減少するようにホイルシリンダ２の油圧が低減され、車輪１のロックが避けられる。」（３頁右上欄４行～７行）との記載があることが認められる。(ハ)　以上によれば、アンチロックブレーキ装置は、１９６９年（昭和４４年）には実用化されていた技術であり、審決のいうスリップ率を計算することによるアンチロック制御とともに、路面摩擦力をセンサーにより検知し、制御部（コントローラー）、作動部（アクチュエータ）によって車輪に加わるブレーキ力を調整して自動車等の制動性能と操舵安定性を確保しようとするアンチロックブレーキも、本願出願前に、既に周知の技術となっていたものというべきである。(ニ)　結局、本願発明１に係る特許請求の範囲のうち、「路面摩擦力もしくは路面摩擦係数などの応力検知センサ、コントローラー、アクチュエータから構成された制御ユニット」を車輪その他の場所に設置し、「車輪の路面摩擦力もしくは路面摩擦係数などの応力を独立して検知し、夫々の検知信号に対応して各車輪が夫々各別に制動される」ようにするという車両のアンチロックブレーキ装置の制御システムは、本願出願時に周知の技術事項であったものであり、本願発明１は、このような周知の技術を利用し、上記制御ユニットを「各車輪毎に夫々設置し」たというところにのみ特徴があるものである、というべきである。(ホ)　そうすると、本願発明において、アンチロックブレーキ装置の制御システムの構成、機能等が具体的に記載されることも、また、コントローラー等の具体的制御の内容が記載されることも直ちに必要不可欠の記載事項であるとまではいえないものというべきである。これらの事項を必要不可欠のものとする被告の主張は、失当というほかない。
被告は、種々主張するが、前述してきたところに照らせば、採用できないことが明らかというべきである。
２　取消事由２（拒絶理由(1)、(3)、(4)に係る特許法３６条４項違背の判断の誤り）について
(1)　前述したとおり、本願発明１は、周知の技術となっている車両のアンチロックブレーキ装置の制御システムを利用し、前記制御ユニットを「各車輪毎に夫々設置し」たというところにのみ特徴があるものと認められるものである。そうすると、本願発明のアンチロックブレーキ装置の課題の解決、具体的構成、作用が不明瞭であるとする原査定の拒絶の理由(1)、(3)、(4)について、本願発明の特許性を検討する前提として本願明細書に上記拒絶理由(1)、(3)、(4)にいうような明瞭性が必要なのかどうか疑問なしとしない。結局、審決は、取消事由１で論じたとおり、判断の大前提である本願発明のアンチロックブレーキ装置の理解において既に誤っているのであるから、正しい前提の下で、原査定の拒絶の理由(1)、(3)、(4)についても再度検討し直すのが相当である。
(2)　なお、上記のとおり、本願発明は制御ユニットを「各車輪毎に夫々設置し」たというところに特徴があることからすれば、制御ユニットを車輪に設置するという点について、本願明細書には、当業者が本願発明の実施をすることができる程度に記載されているかどうかが問題となり得る。


平成１７年(行ケ)第１０５７２号　審決取消請求事件
口頭弁論終結日　平成１７年１０月２０日
判決
原告　　　アプレラコーポレイション
代表者
訴訟代理人弁護士　　　木﨑　孝
同　　　　森岡　誠
同　　　　弁理士　　　山本秀策
同　　　　森下夏樹
被告　　　バイオ－ラッド・ラボラトリ
ーズ・インコーポレーテッド
代表者
訴訟代理人弁護士　　　鈴木　修
同　　　　深井俊至
同　　　　下田憲雅
同　　　　遠藤崇史
同　　　　弁理士　　　伊藤　茂
同　　　　江　尻　ひろ子
同　　　　深澤憲広
主文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
３　この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１　請求
特許庁が無効２００３－３５４４９号事件について平成１７年３月２５日にした審決を取り消す。
第２　事案の概要
本件は，原告の有する後記特許につき，被告が無効審判請求をしたところ，特許庁が無効とする審決をしたことから，特許権者である原告がその取消しを求めた事案である。
なお，本件特許に関連する事件として，当庁平成１７年（行ケ）第１００６５号　審決取消請求事件（旧表示・東京高裁平成１６年（行ケ）第１９０号，原告バイオ－ラッド・ラボラトリーズ・インコーポレーテッド・被告アプレラ　コーポレイション），当庁平成１７年(ネ)第１０００４号　特許権侵害差止等請求控訴事件(旧表示・東京高裁平成１５年(ネ)第２５５８号，控訴人日本バイオ・ラッド・ラボラトリーズ株式会社，被控訴人アプレラ　コーポレイション）等がいずれも当庁に係属中である。
第３　当事者の主張
１　請求の原因
(1)　特許庁等における手続の経緯
本店所在地がスイス・シーエイチー４０７０バーゼル・グレンツアーヘルストラツセ１２４であるエフ．ホフマン－ラ　ロシュ　アーゲー（F.HOFFMANN-LAROCHEAKTIENGESELLSHAFT）（国籍・スイス連邦。以下「ロシュ社」という。）は，平成４年５月６日，パリ条約による優先権主張日を平成３年（１９９１年）５月２日（米国）（以下「本件優先日」という。）とし，名称を「核酸増幅反応モニター装置」とする発明について特許を国際出願し，その後平成１０年２月２日に至りその一部を新たな特許出願（特願平１０－２１２３６号）としたところ，これにつき平成１２年１２月１日，特許庁から特許第３１３６１２９号として設定登録を受けた（請求項の数７。甲２，３。以下「本件特許」という。）。その後，原告と同じ場所に本店所在地を有するピーイーコーポレイション（エヌワイ）（国籍・アメリカ合衆国。以下「ピーイー社」という。）は，ロシュ社から本件特許権の移転を受け，平成１３年５年１７日（受付年月日　平成１３年４月２０日）その移転登録を受けた後，原告に合併されて原告が本件特許権を承継し，平成１６年１０月６日（受付年月日　平成１６年９月２１日）その移転登録を受けた（甲２，３）。
被告は，平成１４年９月２０日，本件特許につき無効審判請求（被請求人ピーイー社。以下「第１次無効審判事件」という。）をし，特許庁は，これを無効２００２－３５３９９号事件として審理した上，平成１５年１２月２５日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（第１次審決）をした（甲２，乙３３）。同審決に対しては被告がその取消訴訟を提起し，当庁平成１７年（行ケ）第１００６５号（旧表示・東京高裁平成１６年（行ケ）第１９０号）事件として，係属中である。
前記第１次審決がなされる前の平成１５年１０月３０日，被告は，本件特許につき更に無効審判請求（第２次無効審判事件）をした。特許庁は，同請求を無効２００３－３５４４９号事件として審理し，その係属中の平成１６年６月２４日，ピーイー社（その後，原告がその地位を承継）は，請求項３の訂正等を内容とする訂正請求をした（甲２４。以下「本件訂正」という。）。その後，原告は，前記のとおりピーイー社を合併して第２次無効審判事件の被請求人の地位を承継した。そして特許庁は，平成１７年３月２５日，「訂正を認める。特許第３１３６１２９号の請求項１～７に係る発明についての特許を無効とする。」との審決（第２次審決。以下「本件審決」という。）をし，その審決謄本は平成１７年３月２９日原告に送達された。
(2)　発明の内容
本件訂正後の発明の内容は，以下のとおりである（下線部は訂正部分。なお，請求項１ないし７に記載された発明を，以下順次，「本件発明１ないし７」という。）。
【請求項１】　複数の熱循環にわたって核酸増幅反応をモニターするための装置であって，１又は複数の核酸増幅反応混合物を収容するための支持体を有する熱循環器，及び前記１又は複数の核酸増幅反応混合物に光学的に連係される光学系を有し，ここで該光学系は，前記１又は複数の核酸増幅反応混合物を閉じたままで各反応混合物からの光シグナル測定するために作用し得る検出器を有し，これにより，複数の循環期間にわたって各光学シグナルの循環依存的変化を測定することが可能である，ことを特徴とする装置。
【請求項２】　単一の核酸増幅反応混合物のみを収容するようにされた，請求項１に記載の装置。
【請求項３】　複数の核酸増幅反応混合物を収容するようにされた，請求項１に記載の装置であって，増幅前に存在する標的核酸量の定量のために使用される，装置。


【請求項４】　前記検出器が蛍光発生シグナル検出するように作用する，請求項１～３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項５】　前記検出器が，各反応混合物からの光シグナルを集めるための１又は複数の光ファイバーリードを有する，請求項１～４のいずれか１項に記載の装置。
【請求項６】　前記１又は複数の核酸増幅反応混合物を収容するための１又は複数の反応容器をさらに有する，請求項１～５のいずれか１項に記載の装置。【請求項７】　前記検出器が，各反応混合物からの光シグナルを集めるための１又は複数の光ファイバーリードを有し，そして各光ファイバーリードが，前記１又は複数の反応容器の各々の透明な又は半透明なキャップと光学的に連係するようにされている，請求項６に記載の装置。
(3)　審決の内容
審決の内容の詳細は，別紙審決写しのとおりである。
その要旨は，本件訂正請求を認めた上で，請求項１ないし７に係る本件発明１ないし７は，本件優先日（１９９１年（平成３年）５月２日）前に頒布された下記の刊行物に記載された発明と同一であるから，特許法２９条１項３号に違反する等としたものである。
・刊行物
「進化の研究についてのレポート，マックス・プランク生物物理化学研究所，生化学動態研究部」表紙，巻頭言，目次および本文（審判甲８・本訴甲８。原文の題名等「REPORTONEVOLUTION   RESEARCH，DEPARTMENTOFBIOCHEMICALKINETICSMAX－PLANCK－INSTITUTFUR   BIOPHYSIKALISCHECHEMIEGOTTINGEN，1990」。以下，単に「甲８」という。）
(4)　審決の取消事由
しかしながら，本件審決は，甲８が本件優先日前に外国において頒布された刊行物であると誤って認定判断した上，本件発明１ないし７が甲８に記載された発明と同一であるとして，その新規性の判断を誤ったから，違法として取り消されるべきである。
ア　取消事由１（頒布刊行物該当性の判断の誤り）
審決は，１９９１年（平成３年）４月１８日から２０日までの間に，ドイツ国ゲッテインゲン市の「マックス・プランク生物物理化学研究所」（以下「マックス・プランク研究所」という。）で「国際会議”Selection-naturalandunnatural－inbiotechnology”」（以下「本件ワークショップ」という。）が開催され，「本件配布冊子は，複数部数が，本件ワークショップにおいて，本件配布冊子の内容に関連の深い企業，雑誌，大学等の研究機関からの出席者に対し，その利用処分につき何らの制限も加えることなく配布されたものと認めることができる。そして，このような守秘義務のない出席者は，配布冊子について，配布者に対してその処分について何の義務も負わないという点から見て，公衆に該当するものと認められる。　したがって，甲第８号証は，「公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書であって，頒布されたもの」といえるから，特許法第２９条第１項第３号の頒布された刊行物に該当するものである。」（２３頁１９行～２８行）と認定したが誤りである。
(ア)　配布の事実の不存在
甲８の配布の事実を裏付ける客観的な証拠は一切存在しない。なお，審決は，Ｋ博士（本訴甲４・審判甲９），Ｌ博士（本訴甲５・審判甲１１，本訴甲６・審判甲１３），Ｍ博士（本訴甲７・審判甲２１）の各宣誓供述書（供述書を含む。）における，甲８が本件ワークショップにおいて配布されたとの供述に信用性が認められるとして，その配布の事実を認定しているが，以下のとおり，これらの供述はいずれも信用することができない。
ａ　Ｌ博士及びＫ博士の供述の問題点
甲８の配布について，Ｌ博士（本訴甲５・審判甲１１，本訴甲６・審判甲１３）及びＫ博士（本訴甲４・審判甲９）は各宣誓供述書で「zuganglich」などと述べるだけで，具体的な配布の状況について各宣誓供述書に一切記載されていないから，その証拠力は極めて限定的にしか評価できない。なお，欧州特許条約５４条の「zuganglich」とは，「配布」のみならず，「口頭による伝達」をも含むものであって，必ずしも「配布」を意味するものではない。
b　Ｍ博士の供述の問題点
①　Ｍ博士は，本件特許に対応する原告の欧州特許（欧州特許第０８７２５６２号。以下，単に「原告欧州特許」という。）の欧州特許庁（ＥＰＯ）における異議手続の証人尋問で，本件ワークショップのポスター及び甲８に図の記載があることを前提として，甲８が本件ワークショップで配布された旨供述しているが（本訴甲９・審判甲３４），その供述には，甲８にそのような図が存在しないという致命的な矛盾がある。
②　Ｍ博士は，甲８の配布場所について，甲７の宣誓供述書においては，「会議の机」に置かれ，その他の書類及び名札とともに配布されたと供述しているの対し，原告欧州特許の異議手続の証人尋問では，「受付で名札と共に配布され」た（甲９の２頁，訳文２頁）と供述しており，配布状況についての供述に変遷がみられ，このような変遷があるようでは，Ｍ博士の供述が具体的かつ明確であるということはできない。
③　Ｍ博士は，原告欧州特許の異議手続の証人尋問で，Ｌ博士の特許の詳細に関することは甲８に含まれておらず，本件ワークショップにおいても，「その情報はＩ博士に回してはならなかった」旨供述する（甲９の８頁，訳文８頁）。しかし，Ｌ博士は，甲５の宣誓供述書で，自己の欧州特許（欧州特許第０５８３２６５号。以下「Ｌ特許」という。）の内容が甲８に含まれていることを前提に，その特許の有効性を確保するために，本件ワークショップの開催前の時点ではＩ博士に甲８を示していなかったが，本件ワークショップ時には開示した旨供述しており，Ｍ博士の供述とＬ博士の供述内容は食い違っている。ｃ　マックス・プランク研究所の他の研究者及び本件ワークショップ参
加者らの供述（弾劾証拠）
Ｏ博士（本訴甲１３・審判乙１，甲２９），Ｚ博士(甲４０），Ｐ博士(本訴甲１４・審判乙２）は，いずれもマックス・プランク研究所の研究者で，甲８の作成者であり，本件ワークショップに参加していた者であるにもかかわらず，各宣誓供述書において本件ワークショップで甲８が配布された事実を知らない旨供述する。


また，Ｒ氏（「Nature」誌のジャーナリスト）（本訴甲２５・審判乙１３），Ｓ氏（ドイツの著名な科学系出版社の記者，本訴甲２６・審判乙１４），Ｔ博士（ノーベル医学・生理学賞受賞者）（本訴甲２７・審判乙１６），Ｕ博士（コロラド大学教授・本件ワークショップの発表者）（甲２８），Ｖ博士（甲３０)，Ｗ博士（甲３１)及びＹ博士（甲３４)は，いずれも本件ワークショップの参加者であるにもかかわらず，各宣誓供述書において本件ワークショップにおける甲８の配布の事実を否定する供述している。また，マックス・プランク研究所の秘書であったＸ氏も甲８の配布を否定する（甲３２)。
同人らのその地位や職業から考えて，あえて虚偽の供述を行わなければならない理由はない。また，ジャーナリストについては，資料収集整理を職業柄当然にきちんと行うことが考えられること，研究者についても，自身の強く関心のある分野の資料についての整理は曖昧にすることは考えにくいことからしても，その供述の信用性は十分に認められる。
ｄ　甲１０は甲８について一切触れていないこと
仮に甲８が本件ワークショップの参加者に配布されたのであれば，本件ワークショップの発表の要旨をまとめた冊子である甲１０(「REPORTONTHEINTERNATIONALWORKSHOPSELECTION   -NATURALANDUNNATURAL-INBIOTECHNOLOGY,HELDFROMAPRIL   18TO20,   1991ATTHE   MAX－PLANCK－INSTITUTFURBIOPHYSIKALISCHECHEMIE   GOTTINGEN-GERMANY」）に，最も関連するテーマを取り扱っている論文集である甲８を参考文献として引用するはずであるが，甲１０には，甲８を引用する記載は一切ない。
ｅ　甲８は図書館に所蔵されていないこと
マックス・プランク研究所が甲８を配布したのであれば，少なくともマックス・プランク研究所附属図書館には甲８が所蔵されているはずであるが，ドイツ国内の主要な図書館のみならず，マックス・プランク研究所にも所蔵されていない（本訴甲１７・審判乙５，本訴甲１８・審判乙６，本訴甲１９・審判乙７）。
ｆ　甲８の原本の存在を確認できないこと
甲８の原本（本件ワークショップで配布されたとされる原本）は現在に至るまで提出されていない。もし甲８の原本が本件ワークショップの５８名の参加者全員に配布されたのであれば，複数の原本が提出されてしかるべきである。
ｇ　Ｌ博士の秘書Ｑ氏の回答
Ｌ博士の秘書Ｑ氏は，２０００年（平成１２年）の時点でもなお，アプライドバイオ社の委任を受けたⅢ弁理士からの甲８のコピー提供の要請に対し，甲８は内部文書であり，この形式（「indieserForm」）では公開されていないとして，上記要請を拒否している（本訴甲１５・審判乙３，本訴甲１６・審判乙４）。もし甲８がいったん本件ワークショップにおいて公開されているのであれば，Ｑ氏がⅢ弁理士の上記要請を拒否する理由はない。
(イ)　頒布刊行物に非該当
審決は，甲８が本件ワークショップにおいて守秘義務のない出席者に配布されたことを理由に，特許法２９条１項３号の「頒布された刊行物」に該当すると判断したが，次に述べるとおり誤りである。
ａ　特許法２９条１項３号の「頒布された刊行物」とは，少なくとも公衆に対し頒布することを目的として複製された文書，図画その他これに類する情報伝達手段をいい，不特定又は多数の者を対象しているという公開性と，配布の目的という頒布性を有する必要がある。
しかし，本件ワークショップでの配布を目的として甲８の複製がされた事実はない。Ｍ博士の供述（甲９）によっても，甲８のコピーが３００部無料見本として作成されたというにとどまり，本件ワークショップのため複製が行われたわけではない。
ｂ　次に，「頒布」とは，公衆により閲覧可能な状態で配布されることが少なくとも必要である。「公衆」とは，不特定かつ多数人を意味するのであって，多数であっても特定人であれば公衆とはいえない。したがって，本件ワークショップの参加者が５８名であったとしても，主催者が予め招待した者以外の者が参加できなかった以上，甲８の配布の対象者は特定人であって公衆ではないから，参加者の守秘義務の有無にかかわらず，甲８は頒布性を有しない。また，公衆からの要求を待ってその都度複写が成される文書について頒布刊行物性を肯定した最高裁昭和５５年７月４日第二小法廷判決・民集３４巻４号５７０頁は，頒布刊行物といえるためには公衆（不特定・複数人）が自由に入手可能であることを当然の前提としている。誰であっても（利害対立する当事者であっても），入手しようと思えば入手できた文献だけが頒布刊行物に該当するのであって，実際に配布された人物が守秘義務を負っていたかどうかは問題にならないというべきである。
しかし，甲８に関しては，前記のとおり，ドイツ国内の主要な図書館のみならず，マックス・プランク研究所附属図書館でも所蔵しておらず，また，平成１２年の時点でもなお，Ｌ博士の秘書は，Ⅲ弁理士からの甲８のコピー提供の要請を拒否している。さらに，被告ですら，平成１６年１１月１９日に至るまで甲８を証拠として提出することができなかったものである。このことは，Ｌ博士ら甲８の作成者が本件ワークショップ後も甲８が公衆に利用されないように取り扱ったものと考えるのが自然である。イ　取消事由２（本件発明１の新規性についての判断の誤り）本件発明１（請求項１）の構成要件を分説すると，次のとおりとなる。「Ａ　複数の熱循環にわたって核酸増幅反応をモニターするための装置で
あって，
Ｂ　１又は複数の核酸増幅反応混合物を収容するための支持体を有する
熱循環器，
Ｃ　及び前記１又は複数の核酸増幅反応混合物に光学的に連係される光
学系を有し，
Ｄ　ここで該光学系は，前記１又は複数の核酸増幅反応混合物を閉じたままで各反応混合物からの光シグナル測定するために作用し得る検出器を有し，Ｅ　これにより，複数の循環期間にわたって各光学シグナルの循環依存的変化を測定することが可能である，ことを特徴とする装置。」しかし，以下のとおり，甲８には構成要件Ａ，Ｄ及びＥの開示がないから，甲８に本件発明１が記載されているとして，「本件発明１と甲第８号証に記載された発明を対比すると，両者の構成に差異はない。」とした審決の判断（２７頁下から５行～２８頁４行）は誤りである。
(ア)　構成要件Ｄの開示の欠如


審決は，甲８中の「ＩＩ．３．４　大規模な平行進化の実験　Ｈ」の項（５３頁９行～５５頁２８行，訳文９頁１５行～１３頁１行。以下「Ｈ論文」という。）の「薄い箔で中身が入ったマルチウェルチャンバーをシールすることにより，交差夾雑を防止する。この箔は非常に光透過性が高く，核酸の増加をマルチチャンネル蛍光計により観察することができる。」との記載に基づいて，構成要件Ｄ（「閉じたまま」）が甲８に記載されている（審決２７頁１５行～２４行）と認定したが，誤りである。
ａ　Ⅳ論文の看過等
①　甲８の「ＩＩ．３．３　IN　VITROでの進化実験の制御と自動化Ｚ・Ⅳ」（CONTROLLEDANDAUTOMATED   EVOLUTIONEXPERIMENTSIN   VITRO,Ⅳ)の項（５１頁３０行～５３頁８行，訳文７頁１４行～９頁１４行。以下「Ⅳ論文」という。）には，シリアルトランスファー（連続的トランスファー）用の自動化機械についての記載がある。シリアルトランスファーとは，ＲＮＡ増幅反応生成物を次の容器に移動（トランスファー）して，新鮮な複製用混合物と混合してＲＮＡ増幅反応を再開させるサイクルを連続的（シリアル）に繰り返すプロセスである（甲８の５２頁１行～１８行，訳文７頁２３行～８頁１１行）。シリアルトランスファープロセスにおいて，ＲＮＡ増幅反応試料を次の容器に移動する際には，ＲＮＡ増幅反応が中断（interrupt）されることになるが，従来のシリアルトランスファー機械では，この移動工程を手作業で行っていたために長時間の中断が必要とされていた。この従来の機械の欠点について，Ⅳ論文は，オンラインモニタリング装置を含むシリアルトランスファーの自動化装置によって，移動工程の差異のＲＮＡ増幅反応の中断がなくなったと記載している（甲８の５２頁１行～３２行，訳文７頁２３行～８頁１９行）。しかし，Ⅳ論文は，エチジウムブロマイドが核酸反応を妨害しないとは一切記載していない。
②　また，Ⅳ論文（甲８）には，「古くなった混合物は，後の実験解析のために保存しておき」（５２頁８行～９行，訳文８頁２行～３行），「新規な環境に対する適応の後に，保存したトランスファー混合物を解析することができる」（５２頁１４行～１５行，訳文８頁７行～８行），「ＲＮＡ濃度の測定は，エチジウムブロマイドが核酸の二本鎖領域中に挿入された後における，エチジウムブロマイドの蛍光増強に基づく」（５２頁２４行～２６行，訳文１６行～１７行），「この機械において，ＲＮＡ増加を，１チャンネルの高感度グラスファイバー蛍光計を使用してオンラインでモニターする（例えばＺによるリポート。蛍光計は特に，少量サンプル中の蛍光を，容器にふれることなく測定し，したがって交差夾雑を回避するように構築した。」（５２頁２１行～２４行，訳文８頁１３行～１６行）との記載がある（なお，下線部分は，甲８の原文が「after」であるため，訳文を訂正した。）。
このようにⅣ論文は，オンラインの蛍光計を用いる場合であっても，シリアルトランスファープロセスにおける増幅反応が終了した後に容器を開けて蛍光指示薬を添加し蛍光測定することが核酸増幅反応の分野の技術常識であることを記載し，蛍光測定の前に試料の容器をシールすれば交差夾雑を防げることを記載している。しかし，審決は，上記技術常識の記載を看過している。
ｂ　Ｈ論文の看過等
①　Ｈ論文（甲８）は，測定ポジションを「ameasurementposition」と単数形で記載しているから，Ｈ論文の進化装置の測定ポジションは一つであることが明らかである。この進化装置は，蛍光計が，ＰＣＲ反応を行う複数のステーションではなく，一つの測定ポジションに接続されており，この進化装置でＰＣＲを行う場合には，複数のステーションの間で移送ユニットによりサンプルキャリアを移動させながら，ＰＣＲの各ステップの反応が行われ，そして，一部のサンプルが液体供給システムにより測定ポジションに移され，反応ステーションで残りのサンプルの反応を進めると同時に，測定ポジションにおいて蛍光測定を行うことができる。
したがって，Ｈ論文における「オンラインモニタリング」との記載は，蛍光計を測定ポジションに接続して測定を行うことを意味し，「核酸濃度を，蛍光指示薬を用いてＰＣＲの間測定することができ」との記載は，ＰＣＲ反応を複数のステーションで行っている間に，一部のサンプルを測定ポジションに移動し，測定ポジションにおいて蛍光指示薬を添加して蛍光測定を行うことを説明している。また，「そのことにより増幅反応は妨害されない」との記載は，測定ポジションで蛍光測定を行っている間にも反応ステーションでは残りのサンプルで増幅反応を継続できるから蛍光測定を行うことにより増幅反応が妨害されないことを説明している。
しかし，審決は，反応ステーションにおいて蛍光測定が行われるとの誤った解釈を加えて甲８記載の発明を認定している。②　Ｈ論文（甲８）には，蛍光指示薬を添加するタイミングについての記載がないが，本件優先日（１９９１年５月２日）当時，ＰＣＲの当業者においては，ＰＣＲ反応終了後蛍光測定を行う前に蛍光指示薬を添加することが技術常識であった（甲２０，甲２２）。
したがって，Ｈ論文を読んだ当業者は，反応ステーションでの反応が終わった後，測定ポジションで測定される前に蛍光指示薬が添加されること，及び蛍光指示薬の添加の後に光透過性の高いシールを用いてオンラインで蛍光測定すれば，測定器が溶液に触れることによる交差夾雑を防ぐことができることを理解することになる。
このようにＨ論文には，核酸増幅反応混合物を閉じたまま測定を行うこと（構成要件Ｄ）が記載されていない。
③　さらに，Ｈ論文（甲８）が，核酸増幅反応混合物を閉じたまま測定を行うことを記載していないことは，１９９５年（平成７年）にＨ博士が甲８のＨ論文をさらに詳細に説明した論文（原文の題名「MultichannelPCRand   SerialTransferMachineas   aFutureTool   inEvolutinaryBiotechnology」。本訴甲２３・審判甲２３）からも明らかである。


甲２３は，シリアルトランスファー装置について記載しており，この装置においては，ＲＮＡの増幅の実験の際に，交差夾雑を最小にするために，反応容器をシールし，液体供給システムのピペッティングロボットのアームによりこのシールに穴を開けて反応溶液を取り出し，その後，反応溶液を蛍光モニタリングする。また，ＰＣＲの実験に関しても，甲２３は，そのＰＣＲの実験結果を分析するためにサンプルを取り出してＰＡＧＥ（ポリアクリルアミドゲル電気泳動）を行ったと記載し，反応容器を開けて測定したことを記載している。さらに，甲２３に，試験管中の進化を直接的にモニターする方法は実験中であると記載されているように，１９９５年（平成７年）当時，ＰＣＲ反応中の蛍光を「閉じたまま」測定する方法は実験中であったのであるから，１９９１年（平成３年）の甲８において「閉じたまま」の測定が開示されていないことは明らかである。
このように，甲２３において，容器をシールした後にそのシールを開けて測定することのみが記載されているのであるから，甲８においてもシールを開けて測定することが記載されていると当然に解釈されるべきである。
(イ)　構成要件Ａ，Ｅの開示の欠如
審決は，Ｈ論文（甲８）の「核酸濃度をＰＣＲの間測定する。」，「核酸増幅のオンラインモニタリングする」との記載に基づいて構成要件Ａが，「核酸濃度を，蛍光指示薬を用いて測定する」，「蛍光計により，核酸増幅のオンラインモニタリングを行う」との記載に基づいて構成要件Ｅが，それぞれ甲８に記載されている（審決の２７頁８行～１４行）と認定したが，いずれも誤りである。ａ　Ｈ論文（甲８）には，核酸濃度の測定回数も，１回の測定時間も記載されていない。
また，２０００年（平成１２年）年８月１日発行の甲２０（「細胞工学別冊　目で見る実験ノートシリーズ　バイオ実験イラストレイテッド　③新版本当にふえるＰＣＲ」株式会社秀潤社）によれば，１９８６年（昭和６１年）にＰＣＲが発表されてからおよそ１５年後においても，ＰＣＲは実験前の予想どおりに反応が進まないことが多く，逆に増幅反応が起こらないはずのサンプルで増幅反応が起こることさえあることが技術常識であったというべきであるから，本件優先日当時の１９９１年（平成３年）の技術水準においては，実験前の予想どおりにＰＣＲ反応が進まない可能性が非常に高いことが技術常識であったことは当然である。
したがって，実験前の予想どおりにＰＣＲ反応が始まるか否かは重要な問題であったため，当業者は，Ｈ論文に記載されている実験中の蛍光測定とは，ポジティブコントロールが増幅し始めたこと，及びネガティブコントロールが増幅しないことを確認して，実験が予想どおりに進み始めたことを確認するために行われるものと理解し，また，当該サンプルについては，ＰＣＲ中に１回蛍光測定を行って順調に予定した増幅が起きていることを確認すれば足り，かつそれ以上測定を行うことには意味がないと理解するというべきである。ｂ　以上のとおり，甲８には，光学シグナルの循環依存的変化を複数サイクルにわたって測定することが全く示されておらず，本件発明１の構成要件Ａ，Ｅについての開示がないから，これらの開示があるとする審決の認定は誤りである。
(ウ)　実施可能性についての判断の誤り
ａ　審決は，甲８には増幅反応混合物を閉じたまま蛍光測定を行うために必要な蛍光指示薬についての具体的な記載がなく，実施可能性がないから，本件発明１に対する先行技術文献ではないとの原告の主張について，Ⅳ論文（甲８）がエチジウムブロマイドが増幅反応を妨害しないことを記載していると述べて，原告の上記主張を否定した（審決２９頁の（５－２－４－２）項）。しかし，刊行物に発明の構成要件の全てが記載されているように見えたとしても，発明を実際に実施するために必要な事項が記載されていなければ刊行物に技術的思想が記載されている（特許法２９条１項３号）と認められない（東京高判平成３年１０月１日・判時１４０３号１０４頁参照）。前述のとおり，Ⅳ論文には，エチジウムブロマイドが核酸反応を妨害しないとは一切記載されておらず，むしろ，核酸増幅反応の終了後に，容器を開けてエチジウムブロマイドを添加し，その後に蛍光測定を行うことを記載している。
そして，エチジウムブロマイドが核酸増幅反応を阻害することは技術常識であったこと（本訴甲１１・審判乙１１），反応容器を閉じたまま核酸増幅反応をモニターするための蛍光指示薬は知られていおらず，甲８にはこの「閉じたまま」測定を行うために必要な蛍光指示薬の記載がないことからすれば，当業者は，格別の思考を要することなく容易に甲８の技術的思想を実施することができなかったものである。
ｂ　また，甲８のⅣ論文と，Ｈ論文中のＰＣＲについての記載を相互に関連して読まれるべきであるとする審決の認定（２９頁２３行～２８行）も誤りである。
Ⅳ論文は熱サイクルを伴わないおよそ３０℃の一定温度で行われるＲＮＡ増幅反応を記載するのに対し，他方，Ｈ論文中のＰＣＲは，９０℃以上の高温を含む熱サイクルを用いて行われる反応であって，Ⅳ論文のシリアルトランスファーとは全く異なる反応であるから，シリアルトランスファーで用いられる試薬がそのままＰＣＲで用いることはできないと考えるのが当然である。ウ　取消事由３（本件発明３の新規性についての判断の誤り）(ア)　原告は，平成１６年６月２４日付けの本件訂正請求により，請求項３を前述のとおり訂正した。本件発明３（本件訂正後の請求項３）の構成要件を分説すると，次のとおりとなる。


「Ｆ　複数の核酸増幅反応混合物を収容するようにされた，請求項１に記載の装置であって（本件発明１の構成要件Ａ～Ｅ），Ｇ　増幅前に存在する標的核酸量の定量のために使用される装置。」(イ)　審決は，構成要件Ｇについて，「本件発明３の「増幅前に存在する標的核酸量の定量のために使用される」という事項は，本件発明３のモニター装置によりモニターされた「光学シグナルの循環依存的変化」の測定値の使用目的を記載したものにすぎず，本件発明３の装置は，当該測定値を用いて「増幅前に存在する標的核酸量の定量」を行うための手段を何も具備しないものであり，このような定量に用いるのに特に適した物でも，またそのためにのみもっぱら使用される物でもないから，これにより「複数の熱循環にわたって核酸増幅反応をモニターするための装置」として，甲第８号証に記載されたものと異なることにはならない。」（３０頁下から２行～３１頁７行）と判断した。
しかし，構成要件Ｇにいう「増幅前に存在する標的核酸量の定量のために使用される」とは，本件発明３の装置の用途を限定するものである。そして，反応容器を開けて測定を行うタイプの装置では，増幅前に存在する標的核酸量の定量を容易かつ迅速に行うことができないのに対し，本件発明３の装置は，「核酸反応混合物に光学的に連係される光学系及び反応容器を閉じたまま測定を行う検出器」という構成（構成要件Ｃ，Ｄ）を有することにより，増幅前に存在する標的核酸量の定量を容易かつ迅速に行うことが可能であるから，本件発明３の装置は「このような定量に用いるのに特に適した物」に該当し，これと異なる審決の上記認定は誤りである。
また，特許庁の審査基準（甲１２）は，特定の用途に特に適した物については用途限定により新規性が認められる旨説明しているところ，本件発明３の構成要件Ｇは，甲８の装置の用途とは全く異なる新たな用途を提供するものであるから，本件発明３については，当然に用途限定による新規性が認められるべきである。
２　請求原因に対する認否
請求原因(1)ないし(3)の各事実は認めるが，同(4)は争う。
３　被告の反論
(1)　取消事由１に対し
ア　甲８の配布
(ア)　甲８は表紙に「１９９０」の文字が記載されているが，これがいつの時点で刊行されたかについては甲８自体は示していないが，甲８が本件ワークショップで配布されたことを裏付ける次のような客観的な事実がある。まず，本件ワークショップに参加したＢＡＳＦ社は，本件とは関係のない欧州特許庁におけるＬ特許（欧州特許第０５８３２６５号）に対する異議手続の中で，２０００年（平成１２年）１０月１２日付け書簡に添付し，欧州特許庁に対し，甲８の５３頁ないし５５頁を抜粋して提出している（乙１２の２）。また，同様に本件ワークショップに出席したロッシュ社（乙３１，６頁）も，甲８を保有していた。
さらに，本件ワークショップに参加していないCepheid社も，本件特許に対応する原告欧州特許（欧州特許第０８７２５６２号）に対する異議手続の中で，甲８を証拠として欧州特許庁に提出している（乙２７。「Ｏ５」はCepheid社，「Ｄ３０」は甲８を意味する。）。また，原告の代理人であるドイツのⅢ弁理士が，Ｌ博士に対し，甲８のコピーの提供を依頼した２０００年（平成１２年）８月３０日付け書簡（甲１５）には，「２０００年８月２９日の電話につきまして，「ReportonEvolution   Research」のコピーを私共にご提供いただきますよう依頼いたします。この報告書の最初の頁を添付します。さらに，この会議に誰が参加したのかをご教示ください。」との記載がある上，同封物として甲８の１頁が添付されており，本件ワークショップに参加していない原告は，遅くとも２０００年（平成１２年）８月３０日の時点で，甲８の存在を知っていたことばかりか，所有していたことも明白である。
このように甲８が存在し，本件ワークショップに参加していない者の間において転々流通していたことは客観的に明らかである。また，本件ワークショップのテーマ，内容（甲１０，乙３５）と甲８の内容も一致している。
(イ)　Ｌ博士及びＫ博士の供述の信用性
ａ　Ｋ博士の２０００年１２月２０日付け宣誓供述書（甲４）及びＬ博士の２０００年１２月２０日付け宣誓供述書（甲５）は，本件特許とは関係のない，欧州特許庁におけるＬ特許（欧州特許第０５８３２６５号）に対する異議手続に使用される目的で作成されたものであり，被告はもちろんのこと，被告代理人もその作成手続には一切関与していない。Ｌ博士の２００４年９月２９日付け宣誓供述書（乙２６）は，欧州特許庁の異議手続において，本件特許に対応する原告欧州特許（欧州特許第０８７２５６２号）に対する異議申立人の１人であるEppendorfAGから提出されたものであり，同様に被告及び被告代理人もその作成手続には一切関与していない。
Ｌ博士は，１９６７年（昭和４２年）に分子レベルの高速化学反応の研究によりノーベル化学賞を受賞するほどの世界的に高名な研究者であり，また，Ｋ博士は本件ワークショップが開催された当時，マックス・プランク研究所の生化学動態研究部に所属し，責任者であるＬ博士の下，「化学分野」の唯一のグループリーダーとして本件レポートに関する研究に従事し，また論文の執筆者として本件レポートの作成に携わっていた。
このような被告に関係のない複数の者による供述は，甲８が本件ワークショップで配布されたことを証明する直接かつ客観的な証拠である。ｂ　Ｋ博士の宣誓供述書(甲４)及びＬ博士の宣誓供述書(甲５)には，「Bericht（報告書）」が本件ワークショップにおいて「zuganglich」されたと記載され，「zuganglich」される対象を「Bericht（報告書）」，すなわち文献としており，Ｋ博士及びＬ博士が「zuganglich」なる言葉により，甲８が頒布（zuganglich）された事実を供述していることに疑いなく，発明が口頭で説明されたと解釈する余地はない。
また，Ｌ博士は，上記宣誓供述書の後に作成された供述書（甲６）で，甲８が「wasdistributed」（頒布）されたと明確に供述している。
(ウ)　Ｍ博士の供述の信用性
ａ　Ｍ博士は，本件ワークショップ開催当時，マックス・プランク研究所の生化学動態研究部に所属し，Ｌ博士の下，「生化学分野」の唯一のグループリーダーとして甲８に関する研究に従事し，論文の執筆者として甲８の作成に携わっていた。


Ｍ博士は，２００４年（平成１６年）１２月７日，欧州特許庁の原告欧州特許に対する異議手続において証人として供述した。原告は，甲８にはいかなる図も存在しないのに，Ｍ博士は甲８に図の記載があることを前提とする証言があることを理由に，Ｍ博士の証言全体が信用できない旨主張するが，その証人尋問は，甲８が配布された１９９１年（３年）４月１８日ないし２０日より約１３年８か月も経過した後に実施されたものであり，文献の内容について記憶に不正確な点が出てくることは仕方のないことである。
他方，Ｍ博士は，本件ワークショップで配布されたと記憶している冊子の表紙にはハイポキューブが描かれていることを証言しているところ（甲９・３頁７行～９行，訳文３頁７行～９行），甲８の表紙に描かれている図形はまさにハイポキューブであり，同博士の甲８に関する記憶は正確である。また，Ｍ博士は，本件ワークショップに主催者側の一人として出席し，甲８と共に配布された物，受付にいた２人の女性秘書が甲８を本件ワークショップの参加者に配布したこと等具体的な事実とともに本件ワークショップにおいて参加者に配布された資料が甲８であると証言している（甲９）。
以上のとり，原告が取り上げるＭ博士の記憶の誤りは，その他同博士の記憶の内容と比較し，総合的に判断すると，非常に些細なものであり，同博士の証言の信用性に影響を与えるものではない。
ｂ　Ｍ博士は，２００４年（平成１６年）６月１０日付け宣誓供述書（甲７）において，「主催者のスタッフによって，参加者の数に対応する部数の上記の冊子が，会議の机上に置かれ，参加者に対しその他の書類及び名札と共に手渡されました。」（甲７）と供述し，その約半年後の２００４年（平成１６年）１２月７日に実施された欧州特許庁の異議手続の証人尋問において，「この冊子は多数作成され，私の知る限り，これは受付で名札と共に配布された」（甲９の２頁１０行～１３行，訳文２頁１０行～１１行]）と供述している。上記宣誓供述書の「会議の机」（conferencedesk）の意義は，その他の書類及び名札と共に，主催者のスタッフにより甲８は参加者に手渡されたという後の証人尋問の供述内容から，受付として使用されていた会議場内にある机と解するのが合理的である。したがって，甲８が配布された場所を含む具体的状況につき，欧州特許庁の異議手続におけるＭ博士の証言（甲９）と，同博士の上記宣誓供述書（甲７）の間には表現上の微細な違いはあるものの，内容自体は同一であり，供述の変遷はみられない。
ｃ　Ｌ博士は，２０００年１２月２０日付け宣誓供述書（甲５）において，甲８は当初内部用として作成されたが，その後本件ワークショップにおいて配布されたことのみを供述しており，上記宣誓供述書にはＬ特許に関する記載は認められず，Ｍ博士の証言（甲９）との間にそもそも矛盾が生じる余地はない。また，Ｍ博士は，上記証人尋問において，「本件ワークショップ時においても」その情報はＩ博士には回してはならなかったとは述べておらず，かえって「私が彼（被告注：Ｉ博士）と話したとき，彼はこの冊子を知っており，あるいはこの冊子の内容を彼が知っていたことも，私には分かっている」（甲９の訳文８頁）と述べ，本件ワークショップ時において，Ｉ博士が甲８を入手していたことを明言しており，Ｍ博士の供述とＬ博士の供述との間に原告が主張するような食い違いは存在しない。
(エ)　原告主張の弾劾証拠に対し
Ｒ氏（甲２５）及びＳ氏（甲２６）の各宣誓供述書は，甲８が本件ワークショップにおいて参加者に配布されたという審決の認定を妨げるものではない。
また，Ｏ博士（甲１３）及びＰ博士（甲１４）の各宣誓供述書（甲１３，甲１４）は，１９９１年（平成３年）４月１６日を優先日とするＬ欧州特許に対する異議手続において提出された書面であって，上記異議手続では甲８が上記優先日前に公開されたかどうかが争点となったため，甲８が前記優先日前には公開されていなかったことを立証しようとするものである。したがって，上記各宣誓供述書（甲１３，甲１４）には，争点となった日より後の事情である１９９１年（平成３年）４月１８日から２０日に開催された本件ワークショップにおける甲８の配布について一切言及されていないのは当然のことである。さらに，Ｔ博士（甲２７），Ｕ博士（甲２８），Ｖ博士（甲３０)，Ｗ博士（甲３１)及びＹ博士（甲３４)上の各宣誓供述書も，同様に，甲８が本件ワークショップにおいて参加者に配布されたという審決の認定に影響を与えるものではない。
なお，本件ワークショップに招待されて，講演を行ったＮ博士は，２００５年（平成１７年）７月１４日付け宣誓供述書（乙３５）で，本件ワークショップにおいて甲８を受領したと明確に供述している。
(オ)　甲１０が甲８について触れていないことに対し甲１０は，本件ワークショップで行われた講演の要旨をまとめ，会議についての記念とすることを目的として作成されたものであり，この作成経緯を考えれば，甲１０において本件ワークショップでの配布物にまで言及する意味は存しない。また，論文の執筆者が，甲８を自らの論文に引用するか否かは，執筆者の自由な裁量に委ねており，甲１０に掲載されている各論文が，甲８を参考文献として引用されていないことは，甲８が本件ワークショップで配布されたか否とは関係がない。
(カ)　甲８が図書館に所蔵されていないことに対し
甲８は，本件ワークショップに参加した者に対し受付において名札と共に配布されたものであり，参加者は１部ずつしか受領していないものと思われる。また，甲８は約１００部ないし３００部作成されたものであるが（甲９の１０頁６行～１３行，訳文１０頁１６行～２２行），マックス・プランク研究所の諮問委員会用，本件ワークショップの参加者に対する配布用を除くと，マックス・プランク研究所としては，世界各国になる大学や研究機関に寄贈することは当初より予定されていなかったものと考えられる。
したがって，甲８がある図書館に所蔵されていないという事実が，甲８が本件ワークショップで参加者に対し配布されたという事実認定に何らの影響も与えるものではない。
(キ)　甲８の原本が確認できていないことに対し
本件ワークショップが開かれたのは１９９１年（平成３年）４月という，今から１４年以上も前であることを考えると，甲８が配布された事実を供述したＬ博士，Ｋ博士，Ｍ博士が，甲８の原本を保有していないために原本を提出することができなかったとしても仕方がないことである。


前記(ア)のとおり，原告は，遅くとも２０００年（平成１２年）８月３０日の時点で，甲８の存在を知っていたのみならず，所有していたことも明白であり，また，本件ワークショップに参加したＢＡＳＦ社，ロシュ社や，本件ワークショップに参加していないCepheid社及び被告も，甲８を保有している。加えて，Ｍ博士の欧州特許庁の異議手続における供述（甲９の９頁１行～５行，訳文9頁１１行～１５行]）によると，甲８は本件ワークショップに出席していないⅥ博士にも送付されている。
(ク)　Ｑ氏の回答に対し
Ｑ氏の回答（甲１６）は，原告代理人から求められていた甲８のコピーの提供要請に対し，マックス・プランク研究所としては部外者に甲８のコピーを作成・提供するという形では公開していないとしているだけである。原告代理人から甲８が本件ワークショップで公開されたか否か問われていない以上（甲１５），Ｑ氏の回答に本件レポートが本件国際会議において公開されたか否かについて言及されていないのは極めて自然なことである。
イ　頒布刊行物該当性
(ア)　公開性
前記アのとおり，甲８が，本件ワークショップにおいて参加者に配布する目的で，必要部数作成されたことは明らかである。したがって，甲８は，本件ワークショップでの配布を目的として複製された段階で，公開性を有するに至ったとする審決の認定は，適切かつ合理的である。
(イ)　頒布性
ａ　内部資料であっても，それが秘密保持義務を有さないいわゆる「不特定人」に配布する目的で複製され，頒布された文書は，その時点において秘密性は解かれ，特許法２９条１項３号にいう頒布された刊行物に該当するというべきである（最高裁昭和５５年７月４日第二小法廷判決・民集３４巻４号５７０頁）。本件ワークショップの主催者であるマックス・プランク研究所は，本件ワークショップの参加者に対し甲８を配布する際，甲８の取り扱いにつき何らの守秘義務を課しておらず，甲８が不特定人の間を転々流通することを認容した上で相当部数の甲８を作成し，本件ワークショップの参加者に配布したのであるから，本件ワークショップへの参加者があらかじめマックス・プランク研究所が招待した研究者やメディア等であったとしても，これらの参加者は，数の多少に関わらず，「不特定人」に該当する。
したがって，甲８は，「頒布された刊行物」（特許法２９条１項３号）に該当するというべきである。
ｂ　また，本件特許の出願人であるロシュ社に所属する数名が本件ワークショップに実際に出席し（甲１０），甲８の配布を受けている。さらに，本件ワークショップの参加者はいかなる守秘義務も負わされていない以上，甲８を受領した者はこれを公開したとしても，民事的にも刑事的にも不利益を受けることはないから，少なくとも甲８が守秘義務を課さずに本件ワークショップで配布された時点で，図書館に入れられ，雑誌で発表されたり，参加者に頼めば閲覧することができる可能性が生じている。加えて，甲８は，ＢＡＳＦ社やロシュ社のような甲８の記載内容と同種の研究を行っている企業にも配布されたり，欧州特許庁の異議手続においても提出されるなど，甲８は現実に転々流通しており，参加者以外から隔絶された資料とはなっておらず，原告を含む一般公衆が閲覧する可能性が常に存在していた。
したがって，甲８は，本件優先日（１９９１年５月２日）の時点において，出願人及び原告が入手することが可能な文献であったことは明らかであり，甲８が，特許法２９条１項３号の「頒布された刊行物」に該当すると判断した審決に誤りはない。
(2)　取消事由２に対し
ア　構成要件Ｄについて
(ア)　甲８は，マルチウェル反応チャンバーのそれぞれのサンプルが，開くことなく閉じたまま蛍光計で測定することなどを開示しており（甲８の５５頁１行～４行，訳文１２頁４行～６行，５６頁１３行～１５行，訳文１３頁下から３行～末行），審決が認定したように，甲８の発明は，本件発明１の構成要件Ｄを備えていることは明らかである。
(イ)　Ⅳ論文に関する主張に対し
原告は，Ⅳ論文（甲８）は，自動化装置によって，移動工程の際に生じるＲＮＡ増幅反応の中断がなくなったと記載しているのであって，エチジウムブロマイドが核酸反応を妨害していないとは一切記載していない旨主張するが，上記主張は誤りである。
また，原告は，Ⅳ論文は，オンラインの蛍光計を用いる場合であっても，増幅反応が終了した後に容器を開けて蛍光指示薬を添加し蛍光測定することが核酸増幅反応の分野の技術常識であることを記載している旨主張する。しかし，Ⅳ論文（甲８）中の原告主張の記載部分は，いずれも，増幅反応後にエチジウムブロマイドを挿入することを意味するものではなく，原告の主張は，分子進化に関する研究内容及び連続的トランスファーに関する誤解から生じたものである。
(ウ)　Ｈ論文に関する主張に対し


ａ　ＰＣＲとは，「(i)ＤＮＡ二本鎖の解離，(ii)オリゴヌクレオチドとのアニーリング，(iii)ＤＮＡポリメラーゼによる相補鎖合成」の３反応の繰返し（通常２０～３０回）から成る」ところ（乙７），(i)の段階（鋳型となる二本鎖ＤＮＡ分子が高熱に曝されて解離する段階）及び（ii）の段階（その後の低温に移されてプライマーであるオリゴヌクレオチドとアニーリングさせる段階）では，二本鎖が存在しないため二本鎖に挿入されて蛍光を発するような蛍光指示薬も蛍光を発せず，(iii)の段階で，ポリメラーゼによる核酸の増幅が行われる温度条件に曝されて初めて二本鎖核酸の形成が開始され，二本鎖核酸量が増加を始めるのであるから，測定ポジションを，核酸の二本鎖が形成される反応ステーション（(iii)の段階を行う反応ステーション)の上方に設定しておけば，ＰＣＲの間継続的にモニターしているのと同等の結果が得られることは，当業者にとっては当然のことである。原告は，Ｈ論文（甲８）における「オンラインモニタリング」との記載は，ＰＣＲ反応を複数のステーションで行っている間に，一部のサンプルを測定ポジションに移動し，測定ポジションにおいて蛍光指示薬を添加して蛍光測定を行うことを説明していると主張するが，甲８には「一部のサンプルのみを測定ポジションに移動する」などの記載はない。甲８では，全てのサンプルが移送ユニットにより各ステーション間を移動し，これにより温度循環がなされるのであり，当然核酸の二本鎖が形成される反応ステーションに移動し，ここに設けられた測定ポジションにより測定がなされ，増幅反応前に蛍光指示薬が添加されていることを前提とするものであるから，原告の上記主張は誤りである。また，Ｈ論文（甲８）における「そのことにより増幅反応は妨害されない」との記載にいう「そのことにより」は「蛍光指示薬を用いてＰＣＲの間測定すること」を指しており，上記記載部分は，蛍光指示薬を用いて測定しているそのサンプルそのものの増幅反応が妨害されないこと，すなわち測定中も増幅反応が妨害されることなく継続することを意味している。
ｂ　次に，原告は，Ｈ論文（甲８）に，蛍光指示薬を添加するタイミングが記載されていないと主張するが，蛍光指示薬は本件発明の構成要件ではないのみならず，甲８の５５頁２１～２４行の記載から，増幅反応前，マルチウェル反応プレートを薄い箔を用いてシールする前に増幅反応混合物に対して蛍光指示薬を添加していることが明らかである。
ｃ　原告は，甲２３の著者が甲８の５３～５５頁の著者と同一であったというだけの理由で甲２３の内容が甲８の内容と同一であったかのような議論をしているが根拠がない。甲２３では，主に９６０個もの多数のウェルを適切な温度に管理する方法に関して述べられているのに対し，甲８では，オンラインモニタリングによりリアルタイムでＰＣＲ反応を観察する方法について述べられており，甲２３は甲８をより詳細に論じた論文ではなく，両論文の研究内容は異なるものである。
イ　構成要件Ａについて
(ア)　甲８は，「ＰＣＲを行うことができる装置」と「蛍光計」とを組み合わせて，「核酸濃度を，蛍光指示薬を用いてＰＣＲの間測定することができ」る装置を開示している（５５頁１６行～２４行，訳文１２頁１６行～２３行）。そして，ＰＣＲとは複数の熱循環を伴う核酸増幅反応の一態様であり，甲８が開示する装置は，「複数の熱循環を伴う核酸増幅反応を，複数の熱循環を伴う核酸増幅反応の間，オンラインでモニタリングする」ことを特徴とする装置であるから，本件発明１の構成要件Ａを備えている。
(イ)ａ　原告は，甲８には，核酸濃度の測定回数も，１回の測定時間も記載されていないと主張するが，本件特許発明に係る装置は，「複数の熱循環にわたって核酸増幅反応をモニターするための装置」（構成要件A）で，「複数の循環期間にわたって各光学シグナルの循環依存的変化を測定する」（構成要件D）装置であれば足り，各モニター又は各測定の具体的継続時間は本件特許発明の構成要素とはなっていない。甲８には，「核酸濃度を，蛍光指示薬を用いてＰＣＲの間測定することができ」と記載されており，ＰＣＲとは「複数の熱循環」を有する増幅反応で「１回の熱循環」しか有さない増幅反応は概念として含まれないから，上記記載は，必然的に，複数の熱循環にわたってその熱サイクルごとに増加する核酸からの光学的シグナルを，蛍光計を用いて測定することを意味している。ｂ　また，原告は，甲２０を引用して，ＰＣＲの実験を行う場合予想どおりに増幅反応が進まないことがあることは周知であると主張するが，甲８の装置は，反応チューブ内で生じている核酸の量の変化を蛍光指示薬を用いて実際に測定したことが重要であり，反応チューブ内でうまく増幅反応が進行する条件を甲８に記載したかどうかなどは，発明の本質とは無関係である。
ウ　構成要件Ｅについて
本件発明１の構成要件Ｅは，本件特許発明の目的を示している構成要件Ａの「複数の熱循環にわたって核酸増幅反応をモニターするための装置」に対応した効果を示すもので，両者は表裏一体をなすものである。したがって，構成要件Ａにおいて述べたのと同様の理由により，甲８の発明は，構成要件Ｅを備えている。
エ　実施可能性について
(ア)　原告が引用する裁判例（東京高判平成３年１０月１日）は，原告の指摘部分に引き続き，「本願発明は物の発明であるから，物としての同一性を判断するにあたって，これと対比される刊行物の記載には物の構成が開示されておれば十分とすべきであって，さらに進んで，その物を製造する具体的な方法（あるいは，そのような具体的な方法を得る手掛り）まで開示されている必要は必ずしもないというべきである。」と判示しているところ，本件発明１は，「装置」というまさに「物」の発明であるから，刊行物に「物の構成」が全て開示されていれば新規性を否定するには十分であり，本件特許の請求項に記載されていない蛍光指示薬は，物の発明である本件特許の構成要素ではなく，本件審決の判断に原告が主張するような誤りはない。


また，甲８の１５頁に蛍光指示薬としてエチジウムブロマイドを使用したことが明確に記載されており，それ以外の蛍光指示薬については言及されていないから，当業者は甲８の５３～５５頁記載の「蛍光指示薬」とは「エチジウムブロマイド」を意味すると理解すべきである。そして，核酸研究に従事する研究者であれば，甲８に「核酸濃度を蛍光指示薬を用いてＰＣＲの間測定することができ，そのことにより増幅反応は妨害されない」と記載されている以上，エチジウムブロマイドをはじめ当業者にとってなじみのある各種の蛍光指示薬を試してみるはずであり，甲８の発明の実現可能性を否定する根拠は存在しない。(イ)　また，原告は，Ⅳ論文とＨ論文とを相互に関連して読むべきであるとする審決の判断は誤りであると主張する。
しかし，甲８は一研究室の業績をまとめたものであり，両論文（甲８）は，特に「II.３.３　進化バイオテクノロジー」という一つのテーマの基に作成されたもので，Ⅳ論文の末文に「連続的トランスファー機械により得られた経験は，進化実験を平行して行うことができる機械の構築をサポートする（例えばＨによるレポート）。」（甲８の５３頁６行～９行，訳文９頁１２行～１４行）と記載され，両論文は相互に有機的に関連していることが明らかである。さらに，原告は，Ｈ論文中のＰＣＲは，Ⅳ論文のシリアルトランスファーとは全く異なる反応であるから，シリアルトランスファーで用いられる試薬がそのままＰＣＲで用いることはできないと考えると主張するが，研究者がある事象で好ましい実験条件を見いだしたときに，それを他の似た事象に当てはめてみようとすることは，研究者としては極めて日常的なことであり，シリアルトランスファーとＰＣＲとで温度条件が異なるとしても，単にそのことをもってシリアルトランスファーで用いられる試薬をそのままＰＣＲで用いることはできないと考えることはありえない。
(3)　取消事由３に対し
ア　本件発明３の構成要件Ｇは，装置を用いて得られたデータの用途を特定しているにすぎず，装置の用途を提供するものではない。本件訂正後の請求項３において特定される装置自体の構成は，本件発明１の装置と何ら構成的に変わるところはない。
そして，甲８の装置と本件発明１の装置とはその具体的な構成が全く同一であるから，本件発明１の装置に何ら新たな機械的構成を追加することなく「増幅前に存在する標的核酸量の定量」が可能であるとすれば，甲８の装置も当然にそのような機能を有し，「増幅前に存在する標的核酸量の定量」に用いることができることになる。
また，ＰＣＲ反応中にサイクル数に依存して核酸濃度が増加していくことを示すデータに基づいて，増幅反応混合物中に反応前に存在していた初期標的核酸量を定量する方法自体は，当該技術分野において公知であり（乙２１，乙２２），ＰＣＲ反応がプラトーに達する点と初期核酸量とが関連することは，当該技術分野において技術常識であった（乙６）。
したがって，本件発明１の構成要件Ｇは，当業者にとって自明なものであり，何ら技術的に意味のあるものではなく，本件発明３に新規性はない。
イ　請求項３に対する訂正要件の具備について
仮に本件訂正後の請求項３について新規性が認められるとすれば，原告による本件訂正請求は，実質上特許請求の範囲の拡張または変更となり，特許法１２６条３項に規定の訂正の要件を充足していないこととなる。
第４　当裁判所の判断
１　請求原因(1)（特許庁における手続の経緯），(2)（発明の内容），(3)（審決の内容）の各事実は，いずれも当事者間に争いがない。本件特許は，前述のように，平成３年（１９９１年）５月２日を優先日（本件優先日）としてロシュ社が取得した「核酸増幅反応モニター装置」に関する特許であるが，本件審決は，本件特許と同一内容を記載した甲８（「REPORTONEVOLUTIONRESEARCH」）が本件優先日以前の１９９１年４月１８日から２０日に，ドイツ国ゲッテインゲン市でマックス・プランク研究所のＬ博士主催で開かれた国際会議（本件ワークショップ）で頒布されていたから，特許法２９条１項３号にいう新規性を欠く発明に対して特許権を賦与したことになるので無効であるとしたものであり，これに対し原告は，配布の有無・頒布性の有無・発明の同一性の有無等を争うので，原告主張の取消事由（請求原因(4)）について，順次判断する。２　取消事由１（頒布刊行物該当性の判断の誤り）について
(1)　事実認定
証拠（甲１ないし４０，乙１ないし３６（枝番のあるものは枝番を含む。））及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実を認めることができる。
ア　甲８の作成時期
(ア)　甲８は，本文が７０頁の英語で書かれた文書であり，表紙には，「REPORTONEVOLUTION   RESEARCH，DEPARTMENTOFBIOCHEMICAL   KINETICSMAX－PLANCK－INSTITUTFURBIOPHYSIKALISCHE   CHEMIEGOTTINGEN　1990」との記載（訳文「進化の研究についてのレポート」マックス・プランク生物物理化学研究所生化学動態研究部　ゲッティンゲン　１９９０」）があり，その中央には，ハイポキューブ（正方形の各辺にｎ次元的に正方形が接続している図形）のイラストが配されている。
また，表紙の次頁にＬ博士による巻頭言（甲８の訳文１頁）があり，巻頭言には，「このリポートは，ゲッティンゲンのマックス・プランク生物物理化学研究所，生化学動態研究部での分子自立形成に関して行われた研究を記載する。このリポートは，研究所メンバー全ての共同作業の産物である。」と記載され，巻頭言の末尾には，「ゲッティンゲン，１９９０年１２月２０日」との記載がある。(イ)　１９７３年（昭和４８年）から１９９４年（平成６年）までマックス・プランク研究所（生物物理化学研究所）の生化学動態研究部の一員であったＭ博士は，２００４年（平成１６年）１２月７日，欧州特許庁における本件特許に対応する原告欧州特許（欧州特許第０８７２５６２号）の異議手続の証人尋問において，甲８は，１９９１年１月に開かれたマックス・プランク研究所の諮問委員会（Beirat）に進化バイオテクノロジーの計画を説明するために作成されたこと，諮問委員会は諸国の科学者から構成されているため，諮問委員会用の報告書は常に英語で作成される旨供述している（甲９の訳文２頁，１０頁）。(ウ)　上記認定事実によれば，甲８は，１９９１年（平成３年）１月までに作成されたことが認められる。
イ　甲８の作成目的


(ア)　Ｌ博士，Ｍ博士，Ｋ博士（１９６５年（昭和４０年）からマックス・プランク研究所のＬ博士の研究チームで研究者として勤務），Ｚ博士（１９８９年（平成元年）春から１９９１年（平成３年）夏までＬ博士の上記研究チームで共同研究者として勤務）は，それぞれ，宣誓供述書（甲４，５，７，乙８）において，甲８は，生化学動態研究部のＬ博士の研究チームがＬ博士の指揮の下に行った研究の成果を記載した論文の集成であり，内部研究記録として作成され，内部用としてのみ使用された旨供述している。
また，Ｍ博士が，原告欧州特許の異議手続の証人尋問で，甲８がマックス・プランク研究所の諮問委員会用に作成された旨供述していることは，前記認定のとおりである。
(イ)　上記各供述によれば，甲８は，当初，マックス・プランク研究所の内部資料として作成されたことが認められる。
ウ　本件ワークショップの開催
(ア)　甲１０には，次のような記載がある。
①　表紙
甲１０の表紙には，「REPORTONTHE   INTERNATIONALWORKSHOPSELECTION-NATURALAND   UNNATURAL-INBIOTECHNOLOGY,　HELD   FROMAPRIL18   TO20,1991AT   THEMAX－PLANCK－INSTITUTFUR   BIOPHYSIKALISCHECHEMIEGOTTINGEN-GERMANY」との記載があり，「国際会議」（THEINTERNATIONALWORKSHOP）が，１９９１年（平成３年）４月１８日から２０日までの間，ドイツ国ゲッティンゲン市のマックス・プランク研究所において開催された旨記載されている。また，甲１０の表紙には，甲８の表紙に描かれているハイポキューブのイラスト（前記ア(ア)）と同様のイラストが描かれている。
②　まえがき
Ｌ博士による「まえがき」（Foreword）には，以下のような記載がある。
「“Selection-Naturaland   Unnatural-in   Biotechnology”という表題のもと，国際ワークショップが１９９１年４月１９日および２０日にゲッティンゲン／ドイツにおいて開催された。最新のトピックである“応用分子進化（AppliedMolecularEvolution）”およびそのバイオテクノロジーにおける応用の展望について議論するため，ヨーロッパ各国および米国の約３０人の科学者が，マックス・プランク生物物理化学研究所の同業者および製薬業界を代表する人々と一堂に会した。」，「国際レベルではこの種のものとしては初めての会議であり，大きな期待が持たれた。」，「この会議が組織されたのは，非常に急なことであった。招待状は，ついこの２月になってから発送した。」，「産業界からはBayerAG,BASFAG,Hoechst   AG,およびHoffmann   LaRocheという企業が追加の助成金を出してくれた。」，「ゲッティンゲン，１９９１年６月」（甲１０の訳文１頁～２頁）。
③　参加者リスト
甲１０の３１頁から３８頁までに，招待された参加者のリスト（「LISTOFINVITED   PARTICIPANTS」）という表題のもと，参加者の氏名及び所属が記載されており，Ｌ博士，Ｍ博士，Ｋ博士のほか，Ｚ博士等マックス・プランク研究所の他のスタッフを含めた５８名の参加者が記載されている。その中には，ヨーロッパ各国及びアメリカ合衆国内の大学・研究機関所属の研究者，ジャーナリスト，製薬会社に所属する者などが含まれており，本件特許の出願人であり，元の特許権者であるロシュ社に所属するⅡ氏も参加者の一人である（甲１０の本文３６頁３段目）。
④　日程
甲１０の３９頁以下には，「PROGRAMOFTHE   MEETING」という表題のもと，１９９１年（平成３年）４月１８日から同月２０日までの会議の日程が記載されており，Ｌ博士が担当する時間の割当て等が示されている。(イ)　Ｌ博士，Ｍ博士及びＫ博士は，各宣誓供述書（甲４，５，７）において，ドイツ国ゲッテインゲン市のマックス・プランク研究所で１９９１年（平成３年）４月１８日から同月２０日まで，国際会議“Selection-NaturalandUnnatural-in   Biotechnology”（本件ワークショップ）が開催された旨供述している。
(ウ)　以上の認定事実によれば，１９９１年（平成３年）４月１８日から同月２０日までの間，ドイツ国ゲッティンゲン市のマックス・プランク研究所において，Ｌ博士が企画・主催した国際会議（本件ワークショップ）が開催されたこと，本件ワークショップには，主催者側と招待された者との合計５８名が参加したことが認められる。
(2)　本件ワークショップにおける甲８の配布の有無ア(ア)　Ｍ博士は，原告欧州特許の異議手続の前記証人尋問において，甲８が，本件ワークショップの受付で，参加者全員に対し，プログラム，参加者リスト，名札とともに配布された旨，本件ワークショップは，必ずしもマックス・プランク研究所の共同研究者全員がその研究を発表するわけではなく，外部の人々による講演を聴くことができるためのものであった旨，甲８の研究内容は講演においてではなく冊子（Buchlein）の形で提供することが本件ワークショップの企画者であるＬ博士によって決定された旨供述している（甲９の訳文２頁，３頁，５頁ないし８頁）。
また，Ｍ博士は，宣誓供述書（甲７）において，甲８の表紙，序文，目次及び論文本文の１頁から７０頁までが，本件ワークショップの参加者に配布された旨，本件ワークショップの期間中，主催者のスタッフによって，参加者の数に対応する部数の甲８が会議の机上に置かれ，参加者に対しその他の書類及び名札と共に手渡された旨供述している。
(イ)　Ｌ博士の２０００年（平成１２年）１２月２０日付け宣誓供述書（甲５）及びＫ博士の宣誓供述書（甲４）には，甲８が本件ワークショップの期間中に，初めて一般に公開された旨の各供述がある。
甲４，５及び弁論の全趣旨によれば，上記各宣誓供述書は，Ｌ博士自身の欧州特許第０５８３２６５号（「新規生体高分子の製造方法」。以下「Ｌ特許」という。）に対する欧州特許庁における異議手続において，Ｌ特許の優先日（１９９１年（平成３年）４月１６日）以前に甲８が公開されていたかどうかの争点に関して提出されたことが認められる。
(ウ)　Ｌ博士は，別の供述書（甲６）において，甲８が，１９９１年（平成３年）４月１８日から同月２０日に開かれた本件ワークショップの参加者に配布された旨供述している。