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平成１８年（行ケ）第１００３４号特許取消決定取消請求事件平成１８年１０月１１日判決言渡，平成１８年９月２０日口頭弁論終結
判決
原告昭和電工株式会社
訴訟代理人弁護士片山英二，江幡奈歩，弁理士小林純子
被告特許庁長官   中嶋誠
指定代理人高木康晴，徳永英男，柳和子，田中敬規
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１原告の求めた裁判
「特許庁が異議２００３－７２１７１号事件について，平成１７年１２月９日にした決定を取り消す。」との判決。
第２事案の概要
本件は，特許異議の申立てに係る特許を取り消した決定の取消しを求める事件である。
１手続の経緯
(1)原告は，発明の名称を「はんだ粉末，フラックス，はんだペースト，はんだ付け方法，はんだ付けした回路板，及びはんだ付けした接合物」とする特許第３３８５２７２号（請求項の数２０。平成１１年６月１０日に出願（パリ条約による優先権主張同年５月２４日米国），平成１４年１２月２７日に設定登録。以下「本--2
件特許」という。）の特許権者である。
(2)本件特許について特許異議の申立てがされ（異議２００３－７２１７１号事件として係属），これに対し，原告は，平成１６年７月２０日，明細書の訂正（甲３。以下「本件訂正」という。）を請求した。
(3)特許庁は，平成１７年１２月９日，「訂正を認める。特許第３３８５２７２号の請求項１ないし２に係る特許を取り消す。」との決定をし，同月２６日，その謄本を原告に送達した。
２本件訂正後の請求項１及び２の記載（その余の請求項に係る記載は省略）【請求項１】他のはんだ粒子の表面に付着しているはんだ粒子を含み，はんだ粉末を構成するすべてのはんだ粒子のうち，粒径２０μｍ以下のはんだ粒子が個数分布で３０％以下であり，はんだ粉末中の酸素原子含有量が５００ｐｐｍ以下であり，はんだ粉末が，ＳｎおよびＺｎ，又はＳｎおよびＡｇの元素を含有することを特徴とするはんだ粉末。
【請求項２】はんだ粉末が，ＳｎおよびＺｎの元素を含有する請求項１に記載のはんだ粉末。
３決定の理由の要旨
決定の理由は，以下のとおりであるが，要するに，本件訂正を認めるとした上，訂正後の請求項１及び２に係る発明（以下，各発明は請求項の番号に従い「本件訂正発明１」のようにいう。）は，引用された刊行物に記載された発明及び周知の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，本件訂正発明１及び２についての特許は特許法２９条２項の規定に違反してされたから，特許法１１３条２号に該当し，取り消されるべきものである，というのである。
()訂正の内容1
本件訂正請求は，特許法１２０条の４第２項及び同条第３項で準用する１２６条２項，３項の規定に適合するので，本件訂正を認める。
()取消理由についての判断2
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ア引用された刊行物に記載の事項
(ｱ)刊行物１：特開平６－１４２９７５号公報（本訴乙２）ａ「【請求項１】３０μｍ未満の粒径のハンダ粒子を含み，かつ，前記ハンダ粒子の粒径の下限が１μｍ以上であることを特徴とするハンダペースト。」（特許請求の範囲）ｂ「【０００５】・・・ハンダ粒径が３０μｍ～５０μｍというハンダペースト２を使用した場合には，そのハンダペースト２中のハンダ粒子１の粒子間空隙率が大きいため，・・・ハンダペースト２の溶融前後での体積変化率が大きく，ハンダ溶融後の配線パターン３上のハンダ厚さを精度よく制御することは困難であった。」
ｃ「【００１２】また，ハンダペースト中のハンダ粒子の粒径の下限を１μｍ以上としているので，ハンダ粒子の微小化に伴って顕著となるハンダ粒子表面の酸化物によるハンダの濡れ性の低下を防ぐことができ，微細なパターンでもハンダを良好に付着させることができる。」ｄ図１と図６に実施例におけるハンダ粒子の粒径分布が示され，粒子数（％）で，１μｍ以上２０μｍ以下の粒子数がそれぞれ，図面に基づくと約１１％と約５％であるハンダ粒子が開示されている。
(ｲ)刊行物２：「ＳＭＴ」１９９７年２月，６６，６８頁（本訴甲７，１０，本訴乙３）６６頁に，ペーストビヒクル中に分散されたはんだ粒子の顕微鏡写真が，そして，６８頁の図１には，メッシュサイズ－３２５／＋５００のふるいで分級されたはんだ粉末Ａ，Ｂ，Ｃの重量基準の粒度分布が示されている。
(ｳ)刊行物３：特開昭６０－１２２９５号公報（本訴乙１）ａ「はんだ粉末を有するはんだペーストにおいて，はんだ粉末のほとんどを径が５μより大きい粉末粒子にて構成したことを特徴とするはんだペースト組成物」（特許請求の範囲）ｂ「本発明は，以上のように，従来のはんだペーストはプリント配線板に塗布されてからそのはんだ付け時までの間にはんだが酸化されることからいろいろの問題を生じていた点を改善するために，はんだ粉末の粒子径を５μより大きいものにすることによりはんだ粉末の酸化を少なくしたはんだペースト組成物を提供するものである。」（２頁左下欄）ｃ「・・・本発明に使用されるにはこの５～１０重量％の５μ以下のはんだ粉末が除去される。このように，粒子径の小さいものを除去することの効果は，粒子径の小さいはんだ粉末程その全粒子の表面積の和が大きくなるので空気と接触する部分が多くなる結果，酸化が起こり易いものと考えら
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れる。この点からすると，はんだ粉末の粒子径が大きいほどその酸化は起こりにく（くなる）ので好ましく，・・・しかし，・・・塗布性が悪くなるので，この点からすればはんだ粉末の粒子径は最大１５０μが適当である。」（２頁右下欄～３頁左上欄），ｄ実施例に，粒子径が２０μより大きいＳｎ系はんだ合金粉末を用いたペーストと，粒子径が５μ以下のはんだ合金粉末をはんだ合金粉末全体の５重量％加えた比較ペーストを，室温で種々の時間放置した後の酸化の程度が第１図，第２図に示されている（３頁左下欄～５頁）。(ｴ)刊行物４：特開平１０－５２７９０号公報（本訴乙６）ａ「このことは，はんだ粉末を小径化すればするほど単位体積当たりの酸化量が増える（これは酸化膜の膜厚を一定と仮定した場合であるが）ことを意味する。図３は酸素量とはんだ粒径の関係を計算値で示した図である。」（【００１１】）
ｂ「この図３は，粒径が３５μｍのはんだ粉末の酸化量を１００ｐｐｍと仮定すると酸化膜厚さが１１ｎｍ（１１０Å）となることを条件として計算した値を示している。図３から明らかなように，はんだ粒径が１０μｍ以下になると酸素量が急激に増加している。はんだ粉末の酸素濃度が高くなればはんだ付け性が低下してソルダボールの発生度が高くなることは周知のとおりである。なお，ソルダボールというのは，はんだ付け後にはんだが粒状のまま残っている現象を指すのであって，はんだ付け性の良否はこのソルダボールの発生度によって判断される。」（【００１２】）ｃ「図２はインジウムによる酸化抑止効果を示す図であって，前記実施例２を適用した場合の温度と酸素濃度の関係を模式的に示した図である。図２から明らかなように，はんだ粉末の酸化量は温度が１００°Ｃを超えると急激に増加するが，このはんだ粉末にＷｔ％のインジウムを添加して0.5やると酸化量の上昇率は図示のとおり抑制される。」（【００２５】）と記載され，図３に，酸素量とはんだ粒径の関係を示す図が示されている。
(ｵ)刊行物５：第１０回マイクロ接合研究委員会ソルダリング分科会資料「窒素リフロー用低残渣ソルダーペーストの諸特性」１９９１年２月７日，７～９頁（本訴乙７）従来のはんだ粉末とＯＺ粉末の酸素含有量の分析結果がＴａｂｌｅ１に示されており，従来はんだの酸素含有量は平均１７６．８ｐｐｍである。
(ｶ)刊行物６：「」１９８９年，１１１頁（本訴乙８）Solder   PasteinElectronics   Packaging酸素含有量の項に，「はんだ粉末の酸素含有量ははんだ付け特性に影響するので，はんだ粉末の製造や，貯蔵の段階で酸化量を最小にする。」旨記載されている。
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(ｷ)刊行物７：特開平３－２８１０９４号公報（本訴乙９）「（１）溶融はんだの連続流れを冷却液面との接触時または接触前に分断して粒状化し，該粒体を冷却液中において冷却により凝固する粉末はんだの製造方法において，粉末はんだの１ｇ当りの酸素量を１５０ＰＰｍ以下とするように冷却底面上雰囲を調整することを特徴とする粉末はんだの製造方法。」（【特許請求の範囲】）
(ｸ)刊行物８：特開平８－１９２２９１号公報（本訴乙１０）「【請求項４】はんだ材料が，スズと銀を基本組成とし，かつスズが主構成成分であり，銀の含有量が０．１～２０重量％である合金の中に，ビスマスを０．１～２０重量％，またはインジウムを０．１～２０重量％，または銅を０．１～３．０重量％，または亜鉛を０．１～１５重量％，またはアンチモンを０．１～２０重量％のいずれか一種以上を含有するスズ－銀系はんだ材料であることを特徴とする請求項１記載のクリームはんだ。」（【特許請求の範囲】）(ｹ)刊行物９：特開平９－３２７７８９号公報（本訴乙１１）「そこで最近ではＳｎ－Ａｇ系合金やＳｎ－Ｓｂ系合金よりも溶融温度の低い鉛フリーはんだ合金のＳｎ－Ｚｎ系合金が注目されるようになってきた。Ｓｎ－Ｚｎ系合金はＳｎ－９Ｚｎの組成が共晶となり，その溶融温度は１９９℃であるため，Ｓｎ－Ｐｂの共晶はんだに近い溶融温度である。しかしながら，Ｓｎ－９Ｚｎ合金は濡れ性に乏しく，またはんだ付け部の接着強度が充分でない等の問題がある。そこで，このＳｎ－Ｚｎ系合金の濡れ性を改良するするとともに接着強度を向上させるためにＢｉ，Ｉｎ，Ａｇ，Ｃｕ，Ｎｉ等を添加した鉛フリーはんだ合金が提案されている。（参照：特開平６－３４４１８０号公報，同７－５１８８３号公報，同７－１５５９８４号公報）」（【００１１】）
(ｺ)刊行物１０：粉体工学会編「粉体工学便覧」日刊工業新聞社発行，昭和６１年４月３０日大阪府立中之島図書館受け入れ印，１５～３３頁（本訴乙４）よく利用されている粉体の粒度測定法に関し，粒子の形状と大きさを直接観測する顕微鏡法では，試料の写真や顕微鏡の視野を点走査し，粒子の存在によるコントラストの差を検出して粒子径と数求める旨，細孔通過時の電圧パルスから粒度分布を求めるエレクトロゾーン法（コールターカウンタ），或いは，媒質中を沈降する粒子の大きさと沈降速度の関係から粒子径を測定する沈降法等について記載されている。
イ判断
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(ｱ)本件訂正発明１について


刊行物３には，「はんだ粉末を有するはんだペーストにおいて，はんだ粉末のほとんどを径が５μより大きい粉末粒子にて構成したことを特徴とするはんだペースト組成物」（ア(ｳ)ａ）に係る発明（以下「刊行物３発明」という。）が記載されている。そこで，本件訂正発明１と，刊行物３発明とを対比する。本件訂正発明１は，「保存安定性に優れ，リフロー時およびリフロー後の特性に優れたはんだ粉末」（本件訂正明細書【０００１】）に関するものであって，「最近，産業界の電子製品の小型化によるファインピッチ化の要望に応えるため，はんだ粒子の平均粒子径を下げることがなされているが，反面はんだ粒子全体の比表面積が増大するため，はんだ粒子とフラックスとの反応が促進され，はんだ粒子の酸化が進行して，はんだペーストの保存安定性が一層悪化する」（同【０００４】，【０００５】）という問題に対して，「保存安定性，リフロー特性，はんだ付け性，接合すべき金属との濡れ性あるいは印刷性などの特性に優れ，またリフロー時には，はんだボールの発生が少ないはんだフラックス，はんだペースト，及びこれに用いられるはんだ粉末を提供することを目的とする」（同【００１０】）ものであるところ，「はんだ粉末の表面には微粒子のはんだ粉末が静電気などにより付着していることが多く，ＪＩＳのふるい分け方法では，はんだ粉末に付着する微粒子が十分に分離できず，測定されるはんだ微粒子の量は実際にはんだ粉末に含まれる微粒子の量より少なくなってしまう。例えばＪＩＳによる粒度分布測定の，ふるい分け後のはんだ粉末を顕微鏡観察してみると，大きなはんだ粒子の表面に多数のはんだ微粒子が付着しているのが観察され，はんだ粉末中の，これらの微粒子の存在量が増加すると，はんだ粉末が酸化しやすくなり，はんだペーストの保存安定性，リフロー特性が低下する」（同【００１５】）ことから，「はんだ粉末の粒度分布測定に，ＪＩＳに規定されている方法に加えて，はんだ粉末に含まれる微粒子成分の個数分布を用いることにより特性の優れたはんだ粉末が得られる」（同【００１６】）ことを見出し，上記本件訂正発明１記載の構成としたものである。
一方，刊行物３発明において，ハンダ粉末の粒径の殆どを径が５μ（ｍ）より大きい粉末粒子にて構成した理由は，その発明の詳細な説明の項に記載されるとおり，「プリント配線板に塗布されてからそのはんだ付け時までの間にはんだが酸化されることからいろいろの問題を生じていた点を改善する」（ア(ｳ)ｂ）という課題に対し，「粒子径の小さいはんだ粉末程その全粒子の表面積の和が大きくなるので空気と接触する部分が多くなる結果，酸化が起こり易い」（ア(ｳ)ｃ）という技術上の常
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識に基づき，「５μ以下のはんだ粉末を除去」（ア(ｳ)ｃ）するためであることが記載されている。そして，「はんだ粉末の粒子径が大きいほどその酸化は起こりにくくなるので耐酸化性という点では好ましいが大きすぎると，ペースト塗布性等の他のはんだ特性が悪くなるので，はんだ粉末の粒子径は最大１５０μが適当」（ア(ｳ)ｃ）と述べられている。また，「粒子径が２０μより大きいＳｎ系はんだ合金粉末を用いたペーストと，粒子径が５μ以下のはんだ合金粉末をはんだ合金粉末全体の５重量％加えた比較ペーストの，室温での種々の時間放置した後の酸化の程度を比較した」（ア(ｳ)ｄ）例が示されており，この結果を示す第１図，第２図によれば，「５μ以下の微粒子を含まない前者の方が優れた耐酸化性を示し，安定性に優れること」が知見されている。
したがって，両者は，酸化して保存性に悪影響を及ぼす細かいはんだ粒子を除いたはんだ粉末である点で共通している。
しかしながら，刊行物３発明においては，本件訂正発明１の構成のうち，イ．「他のはんだ粒子の表面に付着しているはんだ粒子を含み，はんだ粉末を構成するすべてのはんだ粒子のうち，粒径２０μ以下が，個数分布で３０％以下であり」，ロ．「はんだ粉末中の酸素原子含有量が５００ｐｐｍ以下であり」，ハ．「ＳｎおよびＺｎ，又は，ＳｎおよびＡｇの元素を含有する」，という各点が明記されていない点で相違する。
以下，上記相違点イ～ハについて検討する。
・相違点イについて，
はんだ粒子の粒度分布状態を，はんだ粒径と個数で表すことは，例えば，刊行物１に示されるように一般的に採用されている表現法である。
本件明細書の記載によれば，ＪＩＳによる粒度分布測定の，ふるい分け後のはんだ粉末を顕微鏡観察してみると，大きなはんだ粒子の表面に多数のはんだ微粒子が付着しているのが観察され，はんだ粉末中の，これらの微粒子の存在量が増加すると，はんだ粉末が酸化しやすくなる（【００１５】）から，本件訂正発明１では，はんだ表面に付着したこのような微粒子に着目し，はんだ粉末の粒度分布測定にＪＩＳに規定されている方法に加えて，はんだ粉末に含まれる微粒子成分の個数分布を規定（【００１６】）し，本件明細書の【００１７】～【００２０】に記載される手法により，はんだ粒子の表面に付着しているような微細なはんだ粒子をも除去している。
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しかしながら，本件訂正発明１において，はんだ粉末に付着した微粒子成分が分離されやすく，はんだ粉末の微粒子含有量の測定に好ましい手法であるとされるコールターカウンタ法も，顕微鏡法や沈降法と並んで周知の粒度測定法の１つであること（刊行物１０参照），及び，はんだ粒子を顕微鏡を用いて観察した結果，はんだ粒子表面に微粒子が付着していることも，刊行物２に示されるように，当業者に既に知られた事項であることを考慮すると，「はんだ粒子中の細かい微粒はんだは好ましくなく，除去すべきである」という上記刊行物３に開示された技術的教示にしたがえば，当業者は，はんだ粉末全体の酸化抑制を図るという目的から，個々の分離した微粒子だけでなく，大きなはんだ粒子表面に付着した微粒子についても着目して，これを除く必要性を認識するものと考えられる。


そして，その除去すべき粒径や割合の程度として，刊行物３では，粒径５μ以下の粒子を含有するのは好ましくなく（比較例），粒径２０μ～１５０μ程度のものが好ましいとして例示している（ア(ｳ)ｃ，ｄ）のであり，同様に，刊行物１では，「３０μｍ未満の粒径のハンダ粒子を含み，かつ，前記ハンダ粒子の粒径の下限が１μｍ以上であること」（ア(ｱ)ａ）を規定しているのである。したがって，所望する保存安定性，すなわち，はんだ粉末に求める酸化抑制の程度に応じて，混入を許容しうるはんだ微粉末の最大粒径とその割合を設定することは，当業者が適宜決定し得る事項であるから，例えば，本件訂正発明１のように粒径の数値や微粉混入比率を，粒径２０μ以下のはんだ粒子を個数分布で３０％以下と規定することは，当業者が格別の創意工夫や困難性を要することなく，適宜に決定し得るものと認められる。
したがって，この相違点イは，当業者が刊行物３の技術的教示及び周知の技術水準に基づいて容易に規定し得る事項にすぎない。
・相違点ロについて，
刊行物４には，はんだ粉末が酸化されるとはんだ付け特性が低下するので，はんだの酸化を防止する必要があること，実例として酸化が抑制されたはんだ中の酸素量は１００ｐｐｍであることが，刊行物５には，従来はんだの酸素含有量は平均１７６．８ｐｐｍであることが，刊行物６には，はんだ粉末が酸化されるとはんだ付け特性が低下するので，はんだの酸化を防止する必要があることが，そして，刊行物７には，粉末はんだの１ｇ当りの酸素量を１５０ＰＰｍ以下とする粉末はんだの製造法が記載されている。
このように，はんだ粉末が酸化されるとはんだ付け特性が低下するので，はんだの酸化を防止する
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必要があること，そして，はんだ粉末中の酸素含有量は一般的に１００ｐｐｍレベル程度に低減されているのであるから，本件訂正発明１のように，はんだ粉末中の酸素原子含有量を５００ｐｐｍ以下に規定することは当業者が適宜になしうることである。
・相違点ハについて
本件明細書には，【００１２】及び【００１３】に本件の種々のはんだ粉末材が示され，そのうちＳｎ－Ａｇ系，Ｓｎ－Ｚｎ系のはんだ合金材（【００１４】）が好ましい例としてあげられるている。
しかして，刊行物８及び刊行物９に例示されるように，Ｓｎ－Ａｇ（－Ｚｎ）系，或いは，Ｓｎ－Ｚｎ系のはんだ合金材は公知の材料である。
そして，刊行物３記載の「はんだ酸化防止のために微粉末を除去する」という上記の考え方は，一般はんだ材に共通していえることであるから，この技術的教示を，本件訂正発明１のようにＳｎ－Ａｇ系，或いは，Ｓｎ－Ｚｎ系合金組成のはんだ材に適用することに格別の困難性はないし，また，この適用を阻害する格別の要因も存しない。
よって，この相違点ハは容易に定めうることである。
また，本件訂正発明１の作用効果は，刊行物１及び３の教示にしたがえば，当然に予期しうる程度のものである。
したがって，本件訂正発明１は，刊行物１～刊行物１０に記載された発明及び周知の事項に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。
(ｲ)本件訂正発明２について
本件訂正発明２は，本件訂正発明１を引用し，はんだ粉末が「ＳｎおよびＺｎの元素を含有する」ことを特定したものであるが，本件訂正発明１記載のはんだ粉末もＳｎおよびＺｎの元素を含有する態様を含んでいるから，両者は重複している。
したがって，本件訂正発明１に記載される発明と同様，本件訂正発明２は，刊行物１～刊行物１０に記載された発明及び周知の事項に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。
()特許権者の主張について3
特許権者は，刊行物１に記載の発明は，「積極的に『３０μｍ未満のハンダ粒子を含む事を特徴としている』もの」であるのに対し，本件訂正発明１は，「ＪＩＳによる粒度分布測定の，ふるい分け後のハンダ粉末を顕微鏡観察してみると，大きなはんだ粒子の表面に多数のはんだ微粒子が付着して
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いるのが観察される。はんだ粉末中の，これらの微粒子の存在量が増加すると，はんだ粉末が酸化しやすくなり，はんだペーストの保存安定性，リフロー特性が低下する」（特許明細書の段落【００１５】）ことに着目し，極力このような微粒子，具体的には粒径２０μｍ以下のはんだ粒子を減らそうとするものであるから，両者は技術的思想が全く相反している旨主張している。しかしながら，特許権者も認めるように，刊行物１の図１及び図６には，実施例として，１μｍ未満のハンダ微粒子を含まず，２０μｍ以下の粒子の個数が３０％未満のハンダ粉末が記載されているうえ，刊行物１発明においても，所定粒径以下のハンダ粒子では，表面の酸化が進んで好ましくないことが認識されているのであるから，ハンダ粉末の酸化を抑制することを課題として，刊行物１の図１ないしは図６に開示された実施例における粒度分布を参照することは，当業者であれば容易になし得ることであり，両者は技術的思想が全く相反するとの特許権者の主張は採用できない。また，刊行物３に関して，特許権者は，「はんだ粉末の粒径に着目し，粒径の小さいはんだ粒子の量を少なくすることにより，はんだ粉末の酸化を抑制する構成を採用している点で，本件訂正発明１と刊行物３に記載の発明とは技術的思想が共通しているように見受けられる」としつつも，本件訂正発明１が，「はんだ粒子の表面に付着しているはんだ微粒子がはんだ粉末の酸化性に多大な影響を与えていることに着目した物であるのに対し，刊行物３に記載の発明では，このような点に何ら着目しておらず，はんだ粒子の表面に付着したはんだ微粒子の存在や，はんだ粉末の粒径の評価方法について記載が全くない以上，刊行物３に記載の発明では，ハンダ粒子の表面に付着したはんだ微粒子の多くが残っているものと解され，その量によっては，はんだ粉末の表面積が著しく大きくなり，はんだ粉末が酸化されやすくなるため，本件訂正発明１の効果は得られない旨主張している。しかしながら，刊行物３は，その（ア(ｳ)ｂ）乃至（ア(ｳ)ｄ）に記載されるように，はんだ粉末から，その粒子径の小さいものを除去してはんだ粉末全体の酸化を抑制するものであり，実際に酸化抑制を達成しているのであるから，特許権者の上記主張は根拠がなく，採用することのできないものである。
()決定のむすび4


以上のとおりであるから，本件訂正発明１及び２は，上記刊行物１～１０に記載された発明及び周知の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，本件訂正発明１及び２についての特許は特許法２９条２項の規定に違反してされたものである。したがって，本件訂正発明１及び２についての特許は，特許法１１３条２号に該当し，取り消され
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るべきものである。
第３当事者の主張の要旨
１原告主張の決定取消事由
(1)取消事由１（一致点の認定の誤り）
決定は，本件訂正発明１と刊行物３発明とは，「酸化して保存性に悪影響を及ぼす細かいはんだ粒子を除いたはんだ粉末である点で共通している。」と認定したが，誤りである。
ア本件訂正明細書（甲３）には，従来の技術について，「はんだ粒子の平均粒子径を下げることがなされているが，一方はんだ粒子全体の比表面積が増大するため，はんだ粒子とフラックスとの反応が促進され，はんだペーストの保存安定性が一層悪化するという問題点があった。」（段落【０００４】），「はんだペーストの保存安定性低下の最大の原因は，保存中にはんだ粉末がフラックスと優先的に反応し，はんだ粒子の酸化が進行してフラックス中の活性剤が消費され，フラックスの活性度が低下すると同時に，反応生成物によりはんだペーストの粘度が増加してしまうためである。」（段落【０００５】）との記載があり，これらの記載によれば，本件訂正発明１は，はんだペーストの保存中（はんだペーストの保存が大気中の酸素を遮断した環境下で行われることは，当業者の技術常識である。）のフラックスとはんだ粉末の反応による酸化を問題としている。イこれに対し，刊行物３（乙１）には，「本発明は，はんだペースト組成物に係り，特にプリント配線板用はんだペーストにおいて，その塗布後はんだ付けまでの間はんだ粉末が酸化されにくいようにはんだ粉末の粒子径を５μより大きくしたものに関する。」（１頁左下欄１０ないし１４行），「塗布されたはんだペーストはそのはんだ粉末が鉛，錫からなるのでこのはんだ粉末が空気中に晒されることになり，空気酸化される状態におかれることになる。」（２頁左上欄１０ないし１３行），「本発明は，以上のように，従来のはんだペーストはプリント配線板に塗布
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されてからそのはんだ付け時までの間にはんだが酸化されることからいろいろの問題を生じていた点を改善するために，はんだ粉末の粒子径を５μより大きいものにすることによりはんだ粉末の酸化を少なくしたはんだペースト組成物を提供するものである。」（２頁左下欄７ないし１３行）との記載があり，これらの記載によれば，刊行物３発明は，はんだペーストが塗布された後のはんだペースト中のはんだ粉末の空気による酸化を問題としている。
ウ本件訂正発明１と刊行物３発明とでは，問題となるはんだ粒子の酸化の場面も種類も全く異なるものである上，刊行物３は，はんだペーストの塗布後の酸化のみを問題としていて，塗布前のはんだペーストの保存安定性のことについては触れていないから，本件訂正発明１と刊行物３発明とを，酸化として同列に論じることはできない。
したがって，本件訂正発明１と刊行物３発明とが「酸化して保存性に悪影響を及ぼす細かいはんだ粒子を除いたはんだ粉末である点で共通している。」とした決定の認定は，誤りである。
(2)取消事由２（相違点イの判断の誤り）
決定は，「この相違点イは，当業者が刊行物３の技術的教示及び周知の技術水準に基づいて容易に規定し得る事項にすぎない。」と判断したが，決定のこの判断は，以下のような誤った認定判断に基づくものであるから，誤りである。ア決定は，「はんだ粒子の粒度分布状態を，はんだ粒径と個数で表すことは，例えば，刊行物１に示されるように一般的に採用されている表現法である。」と認定した。
確かに，刊行物１（乙２）は，はんだ粉の粒度分布状態をはんだ粒径の個数分布で表しているが，異議手続で提出された資料の中で，はんだ粉の粒度分布状態をはんだ粒径の個数分布で表した文献は，刊行物１のほかにない（例えば，特開平５－３３０１７号公報（甲１１），刊行物２及び刊行物６は，粒度分布状態をはんだ粒径と質量で表しているし，異議手続で提出された資料ではないが，はんだ材料の基--13
礎知識について記載する日刊工業新聞社発行の「標準マイクロソルダリング技術」（甲４）も，粒度分布を質量％で表している。）。しかも，刊行物１に記載された発明は，３０μｍ未満のはんだ粉末を積極的に含むようにするという本件訂正発明１とは逆方向の発想の発明であり，刊行物１は，このような特殊な目的から，はんだ粒子の粒度分布状態をはんだ粒径と個数で表したにすぎない。したがって，刊行物１のみを根拠に，はんだ粒子の粒度分布状態をはんだ粒径と個数で表すことが一般的に採用されている表現法であり，周知技術であるということはできないから，決定の上記認定は，誤りである。
イ決定は，刊行物１０（乙４）を参照して，「はんだ粉末に付着した微粒子成分が分離されやすく，はんだ粉末の微粒子含有量の測定に好ましい手法であるとされるコールターカウンタ法も，顕微鏡法や沈降法と並んで周知の粒度測定法の１つである」と認定した。
しかしながら，刊行物１０は，「粉体工学便覧」の抜粋であって，広く粉体一般の粒度測定方法について述べたものであり，はんだ粉末の流度測定方法について述べたものではない。また，コールターカウンター法等の個数分布による粒度分布状態の測定方法を用いた場合とふるい振とう法のような質量分布による粒度分布状態の測定方法を用いた場合とでは，その数値が大きく異なるから，本件訂正発明１のような，他のはんだ粒子の表面に付着した微粒子をも含めてはんだ粉中の微粒子の量を管理するという特別の目的がない限りは，質量分布による粒度分布状態の測定方法を用いるのであって，そのような中で，あえて個数分布による粒度分布状態の測定方法を用いる必要はない。そうすると，はんだ粉末について個数分布による粒度分布状態の測定方法を用いることには阻害要因がある。したがって，刊行物１０を根拠に，個数分布の測定を行うコールターカウンター法等がはんだ粉末の粒度測定方法として周知であると認定することはできないから，決定の上記認定は，誤りである。
ウ決定は，「はんだ粒子を顕微鏡を用いて観察した結果，はんだ粒子表面に微
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粒子が付着していることも，刊行物２に示されるように，当業者に既に知られた事項である」と認定した。
刊行物２（甲７，１０，乙３）の６６頁右下の写真に示される落花生型又はひょうたん型のはんだ粒子は，はんだ粉の製造工程において粒子同士が凝着して一体となったものであると考えられるのであって，本件訂正発明１が着目するような，はんだ粉の製品において静電気等によって他のはんだ粒子の表面に付着している微粒子とは異なるものである。


したがって，刊行物２を根拠に，はんだ粒子表面に微粒子が付着していることが当業者に既に知られた事項であるとした決定の上記認定は，誤りである。エ決定は，「当業者は，はんだ粉末全体の酸化抑制を図るという目的から，個々の分離した微粒子だけでなく，大きなはんだ粒子表面に付着した微粒子についても着目して，これを除く必要性を認識するものと考えられる。」と認定した。(ｱ)はんだ粉の粒度測定法としては，通常，ＪＩＳにより定められた標準ふるいと天秤による方法があるが，大きなはんだ粉の表面に静電気等によって付着した微粒子は，大きなはんだ粉の一部として，一緒にふるい分けされ，分級されてしまうのであって，通常のふるい分け法を使った粒度測定では，他の大きなはんだ粉の表面に静電気等により付着したはんだ粒子の量を分離して測定することはできず，その存在及び量を認識することはできないから，これを取り除く必要性を認識することはない。
(ｲ)また，仮に他の大きなはんだ粉の表面に静電気等により付着したはんだ粒子があることを認識したとしても，次のとおり，これを取り除く必要性を認識することはない。すなわち，はんだ材料の基礎知識について記載する日刊工業新聞社発行の「標準マイクロソルダリング技術」（甲４）６８頁の表２．３．２，表２．３．３には，ＪＩＳで規定されている球形粉及び不定形粉の粒子径の規格が記載されているが，これによれば，球形粉の場合において粒径が２２μｍ未満の粉末は１０質量％以下であればよく，不定形粉の場合において粒径が２２μｍ未満の粉末は
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１５質量％以下であればよいとされている。粒径の小さい粉末ほど質量が小さく，粒度分布を質量分布で表した場合と個数分布で表した場合とでは，その値が大きく異なるから，ＪＩＳで規定されている球形粉の規格（２２μｍ未満の粉末が１０質量％以下）を個数分布で表すとすると，２２μｍ未満の粉末が相当多数含まれることになる。そして，このように多数の微粒子を含むはんだ粉がＪＩＳ規格として規定され，実用されているのであるから，他のはんだ粉の表面に付着した微粒子の存在を認識しても，これに着目し，あえて手間のかかる個数分布による測定方法を併用して他のはんだ粉の表面に付着した微粒子も含めて微粒子全体の数を把握し，管理しようとは考えないし，その必要性を認識することもない。(ｳ)したがって，「大きなはんだ粒子表面に付着した微粒子についても着目して，これを除く必要性を認識するものと考えられる。」とした決定の認定は，誤りである。
オ決定は，「本件訂正発明１のように粒径の数値や微粉混入比率を，粒径２０μ以下のはんだ粒子を個数分布で３０％以下と規定することは，当業者が格別の創意工夫や困難性を要することなく，適宜に決定し得るものと認められる。」と認定した。
本件訂正発明１の発明者らは，Ｓｎ－Ａｇ系，Ｓｎ－Ｚｎ系のＰｂフリーはんだについて，はんだ粒子表面に静電気などにより付着したはんだ粉も含めてはんだ粉における微粒子の存在量を一定量以下に管理することにより，はんだペーストの保存安定性を向上させることができることを見出した。そして，そのような他のはんだ粉の表面に付着した微粒子は，通常のふるい分け方法では十分に分離できないことから，本件訂正発明１の発明者らは，はんだ粉末の粒度分布測定に，ＪＩＳに規定されている方法に加えて，はんだ粉末に含まれる微粒子成分の個数分布を用いることにより，特性の優れたはんだ粉末が得られることを見出した。２０μｍ以下というはんだ粉の粒径の基準は，静電気等によるはんだ粒子表面への付着が生じる微粒子の粒径を実験的に把握して定めたものであり，また，３０％以下という個数分
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布の基準も，リフロー時におけるはんだ粉末の融解性，はんだペーストの保存寿命，タック力への悪影響を考慮して定めたものである。そして，刊行物３は，他のはんだ粒子の表面に付着したはんだ微粒子による悪影響がほとんどないＳｎ－Ｐｂ系のはんだに関するものであって，かつ，５μｍ以上２０μｍ以下のはんだ粒子を積極的に含むようにするものである上，刊行物３には，はんだ粒子の表面に付着したはんだ微粒子の存在及びその量について何の記載もない。
したがって，「粒径２０μ以下のはんだ粒子を個数分布で３０％以下と規定することは，当業者が格別の創意工夫や困難性を要することなく，適宜に決定し得るものと認められる。」とした決定の認定は，誤りである。カそして，刊行物３では，はんだ粉末のほとんどを径が５μより大きい粉末で構成するようにするための方法として，単にふるいによる分級や風力分級を挙げているが，このような方法では，分離された微粒子を取り除くことはできるものの，大きなはんだ粒子の表面に付着したはんだ微粒子を取り除くことは困難であり，むしろ，ふるいでふるうことにより静電気が発生してはんだ微粒子の付着が生じやすくなってしまうから，他のはんだ粉の表面に微粒子が付着する可能性が極めて高い。ところで，刊行物３は，Ｓｎ－Ｐｂ系のはんだに関するものであるところ，Ｓｎ－Ｐｂ系のはんだ粉末は，本件訂正発明１に用いられるＳｎ－Ａｇ系，Ｓｎ－Ｚｎ系のＰｂフリーはんだ粉末に比べて，フラックス成分により酸化されにくい性質があるから，刊行物３は，Ｓｎ－Ｐｂ系のはんだに関するものであるが故に，他のはんだ粉の表面に微粒子が付着している可能性が極めて高いものであっても，はんだペーストの保存安定性の問題が生じず，また，はんだペーストの塗布後の空気酸化を抑制するという目的を達成したということができるのであるから，このような刊行物３の技術的教示から，本件訂正発明１のように，はんだペーストの保存安定性の向上のために，他のはんだ粒子の表面に付着しているはんだ粒子を含めて，はんだ微粒子の存在量を一定量以下に管理することの動機付けは生じない。
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キしたがって，「この相違点イは，当業者が刊行物３の技術的教示及び周知の技術水準に基づいて容易に規定し得る事項にすぎない。」とした決定の判断は，誤りである。
(3)取消事由３（相違点ロの判断の誤り）
決定は，相違点ロについて，刊行物４ないし７を引用して，「本件訂正発明１のように，はんだ粉末中の酸素原子含有量を５００ｐｐｍ以下に規定することは当業者が適宜になしうることである。」と判断した。


ア刊行物４（乙６）は，Ｓｎ－Ｐｂ系のはんだに関する文献であって，ここに記載された１００ｐｐｍの酸素量は，Ｓｎ－Ｐｂ系のはんだの酸素含有量である。また，刊行物５（乙７）には，「従来のはんだ粉末とＯＺ粉末の酸素含有量の分析結果をＴａｂｌｅ１に示す。またこのＯＺ粉末の酸化被膜の厚さを測定するための深さ方向による炭素，酸素すず鉛の分析結果をＦｉｇ．１に示す。」（８頁下から７行目から５行目）と記載されているから，刊行物５の従来のはんだ粉末の酸素含有量は，すず（Ｓｎ）と鉛（Ｐｂ）からなるＳｎ－Ｐｂ系のはんだ粉末の酸素含有量である。さらに，刊行物６（乙８）には，「solderpowder」（はんだ粉）としか記載されていないから，刊行物６のはんだ粉末は，従来から広く一般に使われているＳｎ－Ｐｂ系のはんだ粉末のことを述べているものと考えられる。さらにまた，刊行物７（乙９）には，「何れの実施例においても，はんだには６３Ｓｎ－３７Ｐｂの共晶はんだを用い」（３頁右上欄２ないし４行）と記載されているから，刊行物７の酸素量は，Ｓｎ－Ｐｂ系のはんだに関する酸素量である。イ以上のように，決定が引用する刊行物４ないし７は，いずれもＳｎ－Ｐｂ系のはんだの酸素量に関するものであるから，Ｐｂフリーはんだのはんだ粉末に関する本件訂正発明１において，はんだ粉末中の酸素原子含有量を５００ｐｐｍ以下に規定することは当業者が適宜になし得ることではない。ウしたがって，相違点ロについて，「本件訂正発明１のように，はんだ粉末中の酸素原子含有量を５００ｐｐｍ以下に規定することは当業者が適宜になしうるこ
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とである。」とした決定の判断は，誤りである。
(4)取消事由４（相違点ハの判断の誤り）について決定は，「刊行物３記載の「はんだ酸化防止のために微粉末を除去する」という上記の考え方は，一般はんだ材に共通していえることであるから，この技術的教示を，本件訂正発明１のようにＳｎ－Ａｇ系，或いは，Ｓｎ－Ｚｎ系合金組成のはんだ材に適用することに格別の困難性はないし，また，この適用を阻害する格別の要因も存しない。」と判断した。
刊行物３は，他のはんだ粒子の表面に付着したはんだ微粒子による悪影響がほとんどないＳｎ－Ｐｂ系のはんだに関するものであって，その「はんだ酸化防止のために微粉末を除去する」という考え方からは，本件訂正発明のように，Ｓｎ－Ａｇ系又はＳｎ－Ｚｎ系のＰｂフリーはんだのはんだ粉体について，大きなはんだ粉体の表面に静電気等により付着したはんだ粉体の存在量を粒径２０μｍ以下のはんだ粒子を個数分布で３０％以下と規定するという考え方は導き出されない。したがって，決定の上記判断は，誤りである。
２被告の反論
(1)取消事由１（一致点の認定の誤り）に対して
ア本件訂正明細書によれば，本件訂正発明１の「粒径２０μｍ以下のはんだ粒子が個数分布で３０％以下」という発明特定事項は，はんだ粉末の保存安定性等を向上させるために，表面積が大きく酸化しやすいはんだ微粒子の含有量を少なくして，はんだ粉末の保存安定性を向上するために，はんだ微粒子の含有し得る量の上限値を規定するものである。
イ刊行物３発明は，「プリント配線板に塗布されてからそのはんだ付け時までの間にはんだが酸化されることからいろいろの問題を生じていた点を改善する」（２頁左下欄８ないし１０行）という課題に対し，「粒子径の小さいはんだ粉末程その全粒子の表面積の和が大きくなるので空気と接触する部分が多くなる結果，酸化が起こり易い」（２頁右下欄９ないし１２行）という技術上の常識に基づき，
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「はんだ粉末のほとんどを径が５μより大きい粉末粒子にて構成」（特許請求の範囲）するというものである。
ウそうすると，本件訂正発明１と刊行物３発明とは，酸化して保存安定性に悪影響を及ぼすはんだ微粒子を少なくしたはんだ粉末である点で，本質を共通にするものであるから，決定の認定に誤りはない。
(2)取消事由２（相違点イの判断の誤り）に対して以下のように，決定の認定判断には誤りがないから，「この相違点イは，当業者が刊行物３の技術的教示及び周知の技術水準に基づいて容易に規定し得る事項にすぎない。」とした決定の判断に，誤りはない。
ア決定は，はんだ粒子の粒度分布状態をはんだ粒径と個数で表すことが「一般的に採用されている表現法」であるとするものであって，これを周知技術であると認定したものではなく，しかも，刊行物１のみを根拠としているものでもない。そして，刊行物１０には，粉末の粒度分布状態を粒径と個数で表す表現法が記載されているし，また，日刊工業新聞社発行の「標準マイクロソルダリング技術」（甲４）６８頁には，はんだ粉末の粒度測定法として顕微鏡等による方法が例示されているところ，少なくとも顕微鏡法は，刊行物１０の１６頁に記載されているように，粒度分布状態を粒径と個数で表すものである。しかも，刊行物３にも，「その分布からすると，粒子径の小さいものほど多く粒子径が大きくなるにしたがって次第に少なくなる」（２頁右下欄１ないし３行）との記載があるから，はんだ粉末について，粒度分布状態をはんだ粒径と個数で表すことは，特別の表現法ではなく，「一般的に採用されている表現法」であるということができる。したがって，「はんだ粒子の粒度分布状態を，はんだ粒径と個数で表すことは，例えば，刊行物１に示されるように一般的に採用されている表現法である。」とした決定の認定に，誤りはない。
イコールターカウンタ法等は，粉体の分野において，特別な粒度測定法でなく，刊行物１０のような書籍にまで記載されているように，周知の粒度測定法であ
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るから，はんだ微粒子を含むはんだ粒子の粒度分布状態をはんだ粒径と個数で表すときは，その測定方法として，粉体の分野における周知慣用の方法を当然に採用するのである。
したがって，「はんだ粉末に付着した微粒子成分が分離されやすく，はんだ粉末の微粒子含有量の測定に好ましい手法であるとされるコールターカウンタ法も，顕微鏡法や沈降法と並んで周知の粒度測定法の１つである」とした決定の認定に，誤りはない。


ウ刊行物２の６６頁右下の写真に示されるはんだ粉末は，どのような条件で製造されたものであるのかは明らかではないが，主な粒径が特定サイズ域（３０ないし５０μｍ）であることや刊行物２全体の記載からみて，粒度に分布があるものからふるいにより分級されたはんだ粉（６８頁の図１から－３２５／＋５００篩分）であるということができる。そして，そのはんだ粉末の中には，原告が主張する落花生型又はひょうたん型のはんだ粒子だけでなく，１０μｍ程度以下のはんだ微粒子も若干見られるところ，このはんだ微粒子は，ふるいにより特定のサイズ域の粒子径のものに分級されたにもかかわらず，大きいはんだ粒子の表面にはんだ微粒子が付着した状態で分級された結果の証にほかならない。したがって，「はんだ粒子を顕微鏡を用いて観察した結果，はんだ粒子表面に微粒子が付着していることも，刊行物２に示されるように，当業者に既に知られた事項である」とした決定の認定に，誤りはない。
エ本件訂正発明１において，はんだ粉末は，「他のはんだ粒子の表面に付着している」はんだ粒子を含む一方，「２０ｍμ以下の微粒子」のはんだ粒子を含み得ることを規定されているにすぎず，存在しうる又は除去される「２０ｍμ以下の微粒子」のはんだ粒子が他のはんだ粒子に付着しているか否かを問わないから，そもそも，付着した微粒子を除く必要はないのであって，原告の主張は，特許請求の範囲の記載に基づくものではない。
また，刊行物３の「酸化しやすいはんだ微粒子を取り除く必要性がある」，「微
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粒子ほどその数が多い」という技術的教示によれば，他の大きなはんだ粒子の表面に付着しているか否かにかかわらず，はんだ粉末から，質量当たりの表面積が大きく酸化しやすいはんだ微粒子を取り除く必要があることは明らかである。さらに，刊行物３には，はんだ粉末に含まれるはんだ粒子の最小粒径を大きくする方が耐酸化性が優れていることも具体的に開示されているから，所望する実用上の耐酸化性によって，はんだ粉末において，他の大きなはんだ粉末粒子の表面に付着しているか否かにかかわらず，はんだ微粒子の混入，すなわち，そのはんだ微粒子の存在そのものに耐酸化性の問題を生じさせる原因があったと認識することができるのである。
したがって，「当業者は，はんだ粉末全体の酸化抑制を図るという目的から，個々の分離した微粒子だけでなく，大きなはんだ粒子表面に付着した微粒子についても着目して，これを除く必要性を認識するものと考えられる。」とした決定の認定に，誤りはない。
オ刊行物３に開示された「酸化しやすい微粒子を除く」，「粒子径が小さい程その数が多い」という技術的教示に照らすと，はんだ微粒子が他のはんだ粒子の表面に付着しているか否かにかかわらず，はんだ粉末の酸化を防ぐという目的のために，所望する耐酸化性に応じて，特定の粒子径以下のはんだ微粒子を除去すべきことは明らかであり，しかも，上記アのとおり，はんだ粉末の粒度分布状態をはんだ粒径と個数で表すことは特別な表現法でもないから，はんだ粉末の酸化を防ぐために，はんだ粉末のほとんどを特定の粒子径より大きい粉末粒子で構成しようとするする際に，そのはんだ粉末の管理手法として，所望する保存安定性，すなわち，はんだ粉末に求める酸化抑制の程度に応じて，混入を許容し得るはんだ微粉末の最大粒径とその割合（個数）を設定することは，当業者が適宜に決定することができる事項であり，例えば，刊行物３の実施例１にも記載されているように，粒径２０μｍより大きいはんだ粉末からなり，２０μｍ以下の微粉末がほとんど入らないように，２０μｍ以下の粉末の個数を３０％以下と規定することは，刊行物３の上記技
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術的教示及び周知の技術水準に基づき，当業者が格別の創意工夫や困難性を要することなく，適宜に決定し得るものである。
したがって，「本件訂正発明１のように粒径の数値や微粉混入比率を，粒径２０μ以下のはんだ粒子を個数分布で３０％以下と規定することは，当業者が格別の創意工夫や困難性を要することなく，適宜に決定し得るものと認められる。」とした決定の認定に，誤りはない。
(3)取消事由３（相違点ロの判断の誤り）
ア本件訂正発明１は，「ＳｎおよびＺｎ，又はＳｎおよびＡｇの元素を含有することを特徴とするはんだ粉末」であって，Ｐｂフリーはんだに限定されていないから，原告の主張は，特許請求の範囲の記載に基づくものではない。イ「はんだが酸化することからいろいろの問題を生じていた」（刊行物３の２頁左下欄９，１０行）ことは，刊行物３のほか，刊行物４（段落【００１２】），刊行物５（８頁）及び刊行物６（１１１頁）に記載されているように周知であり，それら酸素に起因する問題を回避するためにはんだ粉末の酸素含有量を低く（「１００ｐｐｍ」（刊行物４の段落【００１２】），「平均１７６．８ｐｐｍ」（刊行物５の８頁「Ｔａｂｌｅ１」）及び「１００ｐｐｍ以下」（刊行物７の３頁右下欄１４ないし１７行））することも周知である。
そして，Ｐｂの人体へ悪影響を考慮したＳｎ－Ｚｎ系又はＳｎ－Ａｇ系のＰｂフリーはんだ合金は，刊行物８，刊行物９，特開平８－１６４４９５号公報（乙１２）及び特開平８－１６４４９６号公報（乙１３）等に記載されているように周知であるし，Ｓｎ－Ｚｎ系のＰｂフリーはんだペーストが，Ｚｎの酸化やＺｎのフラックスとの反応により「保存安定性」が悪いことも，本願出願前に知られていた（刊行物９，特開平８－１６４４９５号公報（乙１２）及び特開平８－１６４４９６号公報（乙１３））から，Ｓｎ－Ｚｎ系のＰｂフリーはんだ合金からなるはんだ粉末に関して，酸化されにくく，「保存安定性」がよくなるように，酸素原子含有量を５００ｐｐｍ以下に規定することは，当業者であれば格別創意工夫を要しない
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ものである。
ウしたがって，相違点ロについて，「本件訂正発明１のように，はんだ粉末中の酸素原子含有量を５００ｐｐｍ以下に規定することは当業者が適宜になしうることである。」とした決定の判断に，誤りはない。


(4)取消事由４（相違点ハの判断の誤り）についてア上記(3)イのとおり，Ｐｂの人体へ悪影響を考慮したＳｎ－Ｚｎ系又はＳｎ－Ａｇ系のＰｂフリーはんだ合金は周知であるから，従来から用いられているＳｎ－Ｐｂ系はんだ合金に代えて，人体への影響がないＳｎ－Ｚｎ系又はＳｎ－Ａｇ系のＰｂフリーはんだ合金をはんだ粉末として単に用いることは，刊行物３の「酸化しやすいはんだ微粒子を取り除く必要性がある」，「微粒子ほどその数が多い」という技術的教示及び周知技術に基づき，当業者であれば容易に想到することができた。
イしたがって，「刊行物３記載の「はんだ酸化防止のために微粉末を除去する」という上記の考え方は，一般はんだ材に共通していえることであるから，この技術的教示を，本件訂正発明１のようにＳｎ－Ａｇ系，或いは，Ｓｎ－Ｚｎ系合金組成のはんだ材に適用することに格別の困難性はないし，また，この適用を阻害する格別の要因も存しない。」とした決定の判断に，誤りはない。
第４当裁判所の判断
１取消事由１（一致点認定の誤り）について
(1)本件訂正発明１について
ア本件訂正明細書（甲３）には，次の記載がある。
「本発明は保存安定性に優れ，リフロー時およびリフロー後の特性に優れたはんだ粉末，フラックス及びはんだペースト・・・に関する。」（段落【０００１】）「はんだペーストには，ファインピッチ対応の印刷性能が要求され・・・はんだ粒子の平均粒子径を下げることがなされているが，一方はんだ粒子全体の比表面積
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が増大するため，はんだ粒子とフラックスとの反応が促進され，はんだペーストの保存安定性が一層悪化するという問題点があった。」（段落【０００４】）「はんだペーストの保存安定性低下の最大の原因は，保存中にはんだ粉末がフラックスと優先的に反応し，はんだ粒子の酸化が進行してフラックス中の活性剤が消費され，フラックスの活性度が低下すると同時に，反応生成物によりはんだペーストの粘度が増加してしまうためである。このため，はんだペーストの使用において，適正な印刷特性が維持出来なくなる上に，リフロー時に溶解しなくなるという問題が生じる。」（段落【０００５】）
「本発明は，保存安定性，リフロー特性，はんだ付け性，接合すべき金属との濡れ性あるいは印刷性などの特性に優れ，またリフロー時には，はんだボールの発生が少ないはんだフラックス，はんだペースト，及びこれに用いられるはんだ粉末を提供・・・することを目的とする。」（段落【００１０】）「はんだ粉末中の・・・微粒子の存在量が増加すると，はんだ粉末が酸化しやすくなり，はんだペーストの保存安定性，リフロー特性が低下する。本発明者らは，はんだ粉末の粒度分布測定に，ＪＩＳに規定されている方法に加えて，はんだ粉末に含まれる微粒子成分の個数分布を用いることにより特性の優れたはんだ粉末が得られることを見出した。」（段落【００１５】，【００１６】）「本発明における個数分布の管理条件として，はんだ粉末に含まれる２０μｍ以下のはんだ粒子が個数分布で３０％以下・・・にコントロールすることが好ましい。２０μｍ以下のはんだ粒子の個数分布が，上記の範囲を超えると，単位重量あたりの表面積が大きくなり，酸化されやすくなるため，はんだペーストを作製した場合のリフロー時におけるはんだ粉末の融解性に悪影響を及ぼす。また，フラックスとの反応が進みやすくなるため，はんだペーストの保存寿命が短くなり，タック力も低下する。」（段落【００１９】）
イ本件訂正発明１のはんだ粉末は，その粒径が「はんだ粉末を構成するすべてのはんだ粒子のうち，粒径２０μｍ以下のはんだ粒子が個数分布で３０％以下」で
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あり，上記アの記載によれば，はんだ粉末は，微粒子の個数が多いと表面積が大きくなって酸化されやすく，はんだペーストの保存安定性，リフロー特性が低下するので，これを防ぐために，はんだ粉末中の微粒子を除去して粒径分布を上記のようにしたというのであるから，本件訂正発明１のはんだ粉末は，「フラックスとの反応で酸化して塗布前のはんだペーストの保存性に悪影響を及ぼす細かいはんだ粒子を除いた，粒径２０μｍ以下のはんだ粒子が個数分布で３０％以下である，はんだ粉末」であると認められる。
(2)刊行物３発明について
ア刊行物３（乙１）には，次の記載がある。
「本発明は，はんだペースト組成物に係り，特にプリント配線板用はんだペーストにおいて，その塗布後はんだ付けまでの間はんだ粉末が酸化されにくいようにはんだ粉末の粒子径を５μより大きくしたものに関する。」（１頁左下欄１０ないし１４行）
「例えば連休で休業日が重なると，塗布されたはんだペーストはそのはんだ粉末が鉛，錫からなるのでこのはんだ粉末が空気中に晒されることになり，空気酸化される状態におかれ・・・このような酸化されたはんだ粉末を有するはんだペースト塗布物を製造ラインの再開により溶融工程に移すと，酸化されないはんだ粉末は溶融されて凝集するが，酸化されたはんだ粒子は黒ずんで完全溶解しないで凝集したはんだから分離して塗布位置に残り，あるいは溶融が遅れて離散し，これらがはんだボールになって導体間のショートを起こさせるという問題を生じる。また，このようにはんだが分離されると，はんだ付け強度を減少するとともに，はんだ付けの仕上がりの外観を悪くする。」（２頁左上欄９行ないし右上欄３行）「本発明は・・・従来のはんだペーストはプリント配線板に塗布されてからそのはんだ付け時までの間にはんだが酸化されることからいろいろの問題を生じていた点を改善するために，はんだ粉末の粒子径を５μより大きいものにすることによりはんだ粉末の酸化を少なくしたはんだペースト組成物を提供するものである。」
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（２頁左下欄７ないし１３行）
イ刊行物３発明は，「はんだ粉末を有するはんだペーストにおいて，はんだ粉末のほとんどを径が５μより大きい粉末粒子にて構成したことを特徴とするはんだペースト組成物」であり（このことは，原告も争わない。），上記アの記載によれば，はんだペーストの塗布後はんだ付けまでの間にはんだペースト塗布物中のはんだ粉末が空気酸化されにくいように，はんだ粉末の粒子径を５μより大きくしたというのであるから，刊行物３発明のはんだ粉末は，「空気酸化して塗布後のはんだペーストの保存性に悪影響を及ぼす粒子径５μ以下の細かいはんだ粒子を除いた，はんだ粉末」であると認められる。
(3)以上によれば，本件訂正発明１のはんだ粉末と刊行物３発明のはんだ粉末とは，いずれも，「酸化して保存性に悪影響を及ぼす細かいはんだ粒子を除いたはんだ粉末」であるということができる。


(4)原告は，本件訂正発明１と刊行物３発明とでは，問題となるはんだ粒子の酸化の場面も種類も全く異なるものである上，刊行物３は，塗布前のはんだペーストの保存安定性のことについては触れていないから，本件訂正発明１と刊行物３発明とを，酸化として同列に論じることはできないと主張する。上記(1)及び(2)のとおり，本件訂正発明１は，はんだペーストの保存中のフラックスとはんだ粉末の反応による酸化を問題としており，刊行物３発明は，はんだペーストが塗布された後のはんだペースト中のはんだ粉末の空気による酸化を問題としているから，酸化を問題としていることに変わりはない。原告の上記主張は，採用の限りでない。
(5)したがって，本件訂正発明１と刊行物３発明とが，「酸化して保存性に悪影響を及ぼす細かいはんだ粒子を除いたはんだ粉末である点で共通している。」とした決定の認定に誤りはないから，原告主張の取消事由１は，理由がない。
２取消事由２（相違点イの判断の誤り）について
(1)「はんだ粒子の粒度分布状態を，はんだ粒径と個数で表すことは，例え
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ば，刊行物１に示されるように一般的に採用されている表現法である。」との認定
について
ア刊行物１（乙２）は，はんだ粉の粒度分布状態をはんだ粒径の個数分布で表しているところ，このことは原告も争わない。
イそこで，さらに，原告が援用する特開平５－３３０１７号公報（甲１１），刊行物２（甲７，１０，乙３），刊行物６（乙８）及び「標準マイクロソルダリング技術」（甲４）やその他の文献についてみることにする。(ｱ)特開平５－３３０１７号公報（甲１１）には，図２，図４，図６，図８，図１０，図１２及び図１４に，実施例１，５，６，７，８，９及び１０の低融点金属微粒子（表１，２によれば，低融点金属の種類は半田である。）の粒度分布状態が示されているところ，その横軸は「粒径分布（μｍ）」，縦軸は「volumefraction（％）」とされている。
(ｲ)刊行物２には，図１に，ふるいのメッシュサイズ「－３２５／＋５００」の３種の粉末Ａ，Ｂ，Ｃの粒子サイズの分布が示されているところ，その横軸は「粒径（μｍ）」，縦軸は「相対重量（weight）（％）」とされている。また，表１に，６種の粉末タイプの粒子サイズの分布がふるいのメッシュサイズとともに示されている（例えば，メッシュサイズが「－３２５／５００」である「タイプ３」は，２５ないし４５μｍが８０％超，２０μｍは１０％未満，４５μｍは１％未満，５０μｍは０％である。）。
(ｳ)刊行物６には，図４．３６(a)に，メッシュサイズが「－２００／＋３２５」の粒子サイズの分布が示されているところ，その横軸は「直径（μｍ）」，縦軸は「累積質量（％）」とされている。
(ｴ)「標準マイクロソルダリング技術」（甲４）には，
「(2)形状と粒度分布
1)形状
形状の分類は，粉末の縦横比（アスペクト比）が１：１．２以内の粉末が全体の
--28
９０％以上を含んでいるものを球形粉とし，それ以外のものを不定形粉としている。
2)粒度分布
ソルダ粉末の分級は，ふるいで行われる。表２．３．２はＪＩＳで規定されている球形粉の粒子径の規格である。表２．３．３は不定形粉の規格である。
粒度分布の測定法には，ふるい振とう法以外にも，
・顕微鏡による方法
・レーザ回折法
・レーザスキャニング法
・沈降法
などがある。しかし，これらの方法の精度，互換性などについては，まだ十分に研究されていない。」（６８頁７行ないし６９頁１行）との記載があり，表２．３．２及び表２．３．３に，５種又は４種のクラスの粉末サイズの分布が重量％で示されている。
(ｵ)刊行物３には，「はんだは鉛と錫からなるが，その粉末は粒子径が広い範囲に分布している。例えばアトマイズ法により製造されたはんだ粉末の粒度分布は，その重量からいえば例えば３０μにピークを有し，その前後５μ以下，１５０μ以上に及ぶ。しかしその数の分布からすると，粒子径の小さいもの程多く粒子径が大きくなるにしたがって次第に少なくなる。このようにアトマイズ法により製造されたもので，ハンダペーストに使用されるはんだ粉末の粒度分布では，粒子径５μ以下のはんだ粉末は全重量の５～１０重量％を占める。」（２頁左下欄１６行ないし右下欄６行）との記載がある。
(ｶ)刊行物４（乙６）には，「錫と鉛を主成分とするはんだの中に０．１乃至５．０重量％のインジウムを添加し，粒径を１０乃至４０μｍにしたことを特徴とするはんだ粉末。」（特許請求の範囲の請求項１），「実施例１～４は「はんだ粉末の粒径」を一定（１０μｍ～４０μｍ）とし，」（段落【００２１】）との記載
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がある。
(ｷ)刊行物１０（乙４）は，はんだ粉末に限定されない粉体一般の技術に関するものであるが，「４．粒度測定法」，「４．１粉体の粒度測定法」の表４．１（よく使われる粒度測定法）に，各種の測定方法が，原理ごとに，測定範囲（ｍｍないしｎｍ），測定粒子径（長さ，面積等の別），分布（個数，体積，重量）とともに示されているところ，例えば，顕微鏡法は，原理が計数，分布が個数とされ（なお，「顕微鏡法は，粒子の形状と大きさを直接観測できるので，他の方法より情報量が多く信頼性が大きい。」（１７頁６，７行）と記載されている。），エレクトロゾーン法（コールターカウンター法）は，原理が計数，分布が体積とされ，標準ふるい法は，原理がふるい，分布が重量とされ，重力沈降法は，原理が沈降速度，分布が重量とされている。


ウ上記イの記載によれば，はんだ粉末の粒径分布の表し方には，ＪＩＳ規格のある質量分布が一般的であるが，重量分布（上記イ(ｲ)）やvolumeすなわち体積による分布（上記イ(ｱ)）のほか，重量分布と個数分布を同時に考えたり（上記イ(ｵ)），単に粒径の上限と下限で表したりする（上記イ(ｶ)）ものがある。また，顕微鏡写真を掲載する文献（特開平５－３３０１７号公報（甲１１），刊行物２，「標準マイクロソルダリング技術」（甲４））があることを併せ考えると，はんだ粉末の形状を顕微鏡で観察することも一般に行われていたと認められる。なお，はんだ粉末に限定されない粉体の一般的な粒度測定法としては，顕微鏡による粒径やその個数分布の測定とふるいによる重量分布の測定とのいずれもが周知であったということができる。
そして，はんだ粉末を顕微鏡で観察する場合は，多数のはんだ粒子の形状と大きさを同時に観察することができるから，その結果を数値化するときには，はんだ粒子の粒径の個数分布として表すことになるものである。エそうであれば，はんだ粒子の粒径の個数分布として表すことは一般に行われているということができるから，「はんだ粒子の粒度分布状態を，はんだ粒径と個
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数で表すことは，例えば，乙２（刊行物１）に示されるように一般的に採用されている表現法である。」とした決定の認定に，誤りはない。(2)「はんだ粉末に付着した微粒子成分が分離されやすく，はんだ粉末の微粒子含有量の測定に好ましい手法であるとされるコールターカウンタ法も，顕微鏡法や沈降法と並んで周知の粒度測定法の１つである」との認定について決定の説示によれば，決定は，コールターカウンター法が「顕微鏡法や沈降法と並んで周知の粒度測定法の１つである」と認定したのであって，コールターカウンタ法がはんだ粉末の粒度測定方法として周知であると明言したわけではない。そして，上記(1)イ(ｷ)のとおり，粉体工学会編で日刊工業新聞社によって発行された刊行物１０には，はんだ粉末に限定されない粉体一般の技術に関するものであるが，よく使われる粒度測定法として，顕微鏡法，エレクトロゾーン法（コールターカウンター法），標準ふるい法及び重力沈降法等が記載されているのであるから，「はんだ粉末に付着した微粒子成分が分離されやすく，はんだ粉末の微粒子含有量の測定に好ましい手法であるとされるコールターカウンタ法も，顕微鏡法や沈降法と並んで周知の粒度測定法の１つである」とした決定の認定に，誤りはない。(3)「はんだ粒子を顕微鏡を用いて観察した結果，はんだ粒子表面に微粒子が付着していることも，刊行物２に示されるように，当業者に既に知られた事項であ
る」との認定について
ア本件訂正発明１の「他のはんだ粒子の表面に付着しているはんだ粒子」につ
いて
(ｱ)本件訂正明細書には，次の記載がある。
「はんだ粉末の粒径としては，日本工業規格（ＪＩＳ）には，ふるい分けにより６３～２２μｍ，４５～２２μｍ及び３８～２２μｍ等の規格が定められている。はんだ粉末の粒度測定には通常，ＪＩＳにより定められた，標準ふるいと天秤による方法が用いられる。しかし，はんだ粉末の表面には微粒子のはんだ粉末が静電気などにより付着していることが多く，この方法では，はんだ粉末に付着する微粒子
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が十分に分離できず，測定されるはんだ微粒子の量は実際にはんだ粉末に含まれる微粒子の量より少なくなってしまう。例えばＪＩＳによる粒度分布測定の，ふるい分け後のはんだ粉末を顕微鏡観察してみると，大きなはんだ粒子の表面に多数のはんだ微粒子が付着しているのが観察される。」（段落【００１５】）「はんだ粉末の微粒子含有量の測定は，顕微鏡による画像解析や，エレクトロゾーン法によるコールターカウンターでも行うことができる。・・・なお顕微鏡による画像解析も，コールターカウンターによる方法でも測定できる微粒子の下限界は１μｍ程度である。１μｍ以下の微粒子の混入量はいずれの方法でも測定が困難であるが，通常のアトマイズ法にて作製されるはんだ粉末には，１μｍ以下の微粒子は殆ど含まれず，上記によるはんだ微粒子の個数分布測定は１μｍ以上の粉体に限定して良い。」（段落【００１７】，【００１８】）
「はんだ粉末中の微粒子の混入量を低減するためには，はんだ粉末の分級時の分級点を目標粒度より大きい側に設定したり，はんだ粉末の風選，ふるい分けを，はんだ粉末中の微粉の混入量が目標レベル以下になるまで繰り返したり，粉体の供給速度を遅くして微粒子が除去されやすくしたり，水以外の溶剤を用いて湿式分級したりする方法を用いることができる。」（段落【００２０】）(ｲ)上記(ｱ)の記載によれば，本件訂正発明１における「他のはんだ粒子の表面に付着しているはんだ粒子」は，他のはんだ粒子の表面に付着させるために特別な操作をした状態のはんだ粒子ではなく，ふるい分けのような分級の後などに，静電気などによりはんだ粉末の表面に付着している微粒子のはんだ粉末を意味するものであって，このような微粒子は，ＪＩＳ規格のふるい分けでは測定することができないが，顕微鏡による画像解析やコールターカウンターによる方法では測定することができるというものである。
イ刊行物２について
(ｱ)刊行物２には，「ペースト／フラックスビヒクル内に保持されたはんだ粉の顕微鏡写真。」との説明が付された顕微鏡写真が掲載されている。この顕微鏡写
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真には，はんだ粉末の由来は説明されていないが，１００μｍのスケールとともに，ほぼ球形のはんだ粒子が多数写っているところ，スケールを参考に粒子の径をみてみると，径が約２０ないし５０μｍの粒子が大部分であるが，それよりも明らかに小さいと認められるものも混じっている。


また，刊行物２の図１は，メッシュサイズ「－３２５／＋５００」の３種の粉末Ａ，Ｂ，Ｃの粒径分布図で，横軸を「粒径（μｍ）」で１μｍ刻みに１５ないし５５μｍの範囲とし，縦軸を「相対重量（％）」で示したものであり，その下に，「図１．３種の粉末はメッシュサイズ－３２５／＋５００を指定して調整されたものであるが，比較してみると，異なる粒子サイズの分布を示している。ペーストの特性における粒子分布の影響を調査するために，各粉末から３種類のペーストを調整した。」との記載がある。この「メッシュサイズ－３２５／＋５００」は，表１によれば，「タイプ３」に当たるもので，粒子サイズ分布は２５ないし４５μｍが８０％超，２０μｍは１０％未満，４５μｍは１％未満，５０μｍは０％というものであるが，図１によると，粉末Ａは大部分の粒子が２８ないし４５μｍの範囲，粉末Ｂは大部分の粒子が２５ないし５０μｍの範囲，粉末Ｃは大部分の粒子が２９ないし５５μｍの範囲にあるが，いずれの粉末も，２０μｍ以下の粒子を少量含んでいる。
そして，表１及び図１について，「粉末の分類粉末は・・・６種の粒子タイプに分類される（表１）。表１には粒子を選別する時に用いる，ふるいのメッシュサイズ（ＡＳＴＭＢ－２１４試験方法１）による粉末の通例の名称も記載されている。ある特定の用途に使用される粉末の分類は，印刷要件（最も大きい粒子がスクリーン／ステンシル開口より２．５～５倍小さいことが通例要求される）によって決定される。・・・タイプ２とタイプ３の粉末が・・・適している。・・・実際問題として，粉末の選別及び測定は，使った道具と技術に影響を受けるのと同様に，粒子の径とふるいのメッシュ材質に影響を受ける。現に，粉末の製造要因とふるい工程の組み合わせは，はんだペーストの特性に影響を及ぼす粒子サイズの分布に完
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全な相違をもたらす。」，「粒子サイズの分布図１は３つの製造業者によって生産された６３Ｓｎ／３７Ｐｂ粉末の個々の粒子サイズに該当する重量パーセントをプロットしている。これら３種類ともメッシュサイズは－３２５／＋５００を指定しているにもかかわらず，それぞれ独特の粒子サイズの異なる分布を示している。例えば，粉末Ａには微小粒子及び粗粒子はほとんど含まれておらず，主に含まれているものの粒子径は，サイズレンジの中央付近のものである。粉末Ｂは「フラット」なサイズ分布を示し，微小粒子と粗粒子の存在（微小粒子が最も多く含まれる）が目立っている。粉末Ｃは，含まれる微小粒子量は最も少ないが，粗粒子量は最も多い。」（６８頁左欄１９行ないし中欄１０行）との記載がある。(ｲ)刊行物２の顕微鏡写真によれば，２０μｍ以下のはんだ粒子が存在することまでは確認することができるものの，この顕微鏡写真だけでは，はんだ粒子表面に微粒子が付着していること，しかも，それが後から除こうと思えば除くことができるような微粒子であることが示されているということはできない。しかし，図１の下には，粉末Ａ，Ｂ，Ｃから３種類のペーストを調製した旨の記載があり，はんだ粉末は複数のタイプにふるい分けされたものから用途に応じてはんだペーストに使用されるところ，図１によれば，表１の「タイプ３」に相当するメッシュサイズ「－３２５／＋５００」のはんだ粉末は，３つの製造業者による３種のはんだ粉末Ａ，Ｂ，Ｃがそれぞれ異なる粒径分布をもちながらも，いずれも２０μｍ以下の粒子を含んでいる。また，表１によれば，「タイプ３」は，メッシュサイズ「－３２５／＋５００」で２５ないし４５μｍが８０％超，「タイプ２」は，メッシュサイズ「－２００／＋３２５」で４５ないし７５μｍが８０％超というものであるが，いずれも２０μｍが１０％未満とされていて（刊行物１０の表４．４（主な標準ふるいの規格）を参照すると，２００メッシュは７５μｍ，３２５メッシュは４５μｍである。），ふるい目の寸法に比べて相当に小さい寸法の粒子の同伴が想定されているものである。
そうであれば，ふるい分けされたはんだ粒子に，ふるい目の寸法に比べて相当に
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小さい寸法の微粒子が同伴していることは，当業者によく知られた事項であると認められる。
そして，刊行物２の顕微鏡写真は，ふるい分けされたはんだ粉末Ａ，Ｂ，Ｃのいずれかから調製したはんだペースト中のはんだ粒子を写したものであると考えるのが自然であるから，２０μｍ以下の粒子は，ふるい分けの際にはんだ粒子に同伴した微粒子であると推認することができる。
ウ以上によれば，刊行物２の顕微鏡写真の２０μｍ以下の粒子は，ふるい分けの際に同伴した微粒子であるところ，これは，本件訂正発明１の「他のはんだ粒子の表面に付着しているはんだ粒子」に相当すると認められる。したがって，「はんだ粒子を顕微鏡を用いて観察した結果，はんだ粒子表面に微粒子が付着していることも，刊行物２に示されるように，当業者に既に知られた事項である」とした決定の認定に，誤りはない。
(4)「当業者は，はんだ粉末全体の酸化抑制を図るという目的から，個々の分離した微粒子だけでなく，大きなはんだ粒子表面に付着した微粒子についても着目して，これを除く必要性を認識するものと考えられる。」との認定についてア上記(3)イのとおり，ふるい分けされたはんだ粒子に，ふるい目の寸法に比べて相当に小さい寸法の微粒子が同伴していることは，当業者によく知られた事項であり，また，上記(1)ウのとおり，はんだ粉末を顕微鏡で観察することは一般的に行われているから，これにより，他の大きなはんだ粉の表面に静電気等により付着したはんだ粒子があることを認識するものであると認められる。イそして，多数の微粒子を含むはんだ粉がＪＩＳ規格として規定され，実用されているとしても，その性能をより良くしようという課題は常に存在しているし，また，別に新たな課題を発見することもあるのであって，そのような課題の解決を図ることは研究開発活動の中で日常的に行われるものであるから，ＪＩＳ規格として規定され，実用されているものであっても，当業者がさらに改良を試みることがないというわけではない。
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決定は，「刊行物３に開示された技術的教示にしたがえば，当業者は，はんだ粉末全体の酸化抑制を図るという目的から，個々の分離した微粒子だけでなく，大きなはんだ粒子表面に付着した微粒子についても着目して，これを除く必要性を認識するものと考えられる。」と判断しているところ，はんだ粉末全体の酸化という課題は，酸化による不都合が起こるはんだ粉末にあっては，普遍的な課題である（現に，刊行物３では，はんだ粉末の粒子径を５μｍより大きくすることで解決を図っている。）から，当業者がその課題の解決を図ろうとすることは，むしろ当然のことである。


ウしたがって，「大きなはんだ粒子表面に付着した微粒子についても着目して，これを除く必要性を認識するものと考えられる。」とした決定の認定に，誤りはない。
(5)「本件訂正発明１のように粒径の数値や微粉混入比率を，粒径２０μ以下のはんだ粒子を個数分布で３０％以下と規定することは，当業者が格別の創意工夫や困難性を要することなく，適宜に決定し得るものと認められる。」との認定につ
いて
ア本件訂正発明１について
(ｱ)本件訂正明細書には，次の記載がある。
「本発明における個数分布の管理条件として，はんだ粉末に含まれる２０μｍ以下のはんだ粒子が個数分布で３０％以下，好ましくは２０％以下にコントロールすることが好ましい。２０μｍ以下のはんだ粒子の個数分布が，上記の範囲を超えると，単位重量あたりの表面積が大きくなり，酸化されやすくなるため，はんだペーストを作製した場合のリフロー時におけるはんだ粉末の融解性に悪影響を及ぼす。また，フラックスとの反応が進みやすくなるため，はんだペーストの保存寿命が短くなり，タック力も低下する。」（段落【００１９】）「はんだ粉末中の微粒子の混入量を低減するためには，はんだ粉末の分級時の分級点を目標粒度より大きい側に設定したり，はんだ粉末の風選，ふるい分けを，は
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んだ粉末中の微粉の混入量が目標レベル以下になるまで繰り返したり，粉体の供給速度を遅くして微粒子が除去されやすくしたり，水以外の溶剤を用いて湿式分級したりする方法を用いることができる。」（段落【００２０】）(ｲ)上記(ｱ)の記載によれば，本件訂正発明１の相違点イに係る発明特定事項は，はんだ粉末が酸化されにくいように，また，フラックスとの反応が進みにくいように，はんだ粉末の表面積を小さくするとの観点から，通常のふるい分け操作では静電気などにより付着して同伴される微粒子の存在に着目し，これも含めて，粒径２０μｍ以下の粒子が個数分布で３０％を超えないようにするというものであり，これを実現するための手段は，「はんだ粉末の分級時の分級点を目標粒度より大きい側に設定したり，はんだ粉末の風選，ふるい分けを，はんだ粉末中の微粉の混入量が目標レベル以下になるまで繰り返したり，粉体の供給速度を遅くして微粒子が除去されやすくしたり，水以外の溶剤を用いて湿式分級したりする方法を用いることができる。」というものである。
イ刊行物３について
(ｱ)刊行物３には，次の記載がある。
「はんだ粉末を有するはんだペーストにおいて，はんだ粉末のほとんどを径が５μより大きい粉末粒子にて構成したことを特徴とするはんだペースト組成物。」
（特許請求の範囲第１項）
「本発明は，はんだペースト組成物に係り，特にプリント配線板用はんだペーストにおいて，その塗布後はんだ付けまでの間はんだ粉末が酸化されにくいようにはんだ粉末の粒子径を５μより大きくしたものに関する。」（１頁左下欄１０ないし１４行）
「本発明は・・・従来のはんだペーストはプリント配線板に塗布されてからそのはんだ付け時までの間にはんだが酸化されることからいろいろの問題を生じていた点を改善するために，はんだ粉末の粒子径を５μより大きいものにすることによりはんだ粉末の酸化を少なくしたはんだペースト組成物を提供するものである。」
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（２頁左下欄７ないし１３行）
「本発明のはんだペースト組成物に使用されるはんだ粉末は，その粒子径が５μより大きいものである。はんだは鉛と錫からなるが，その粉末は粒子径が広い範囲に分布している。例えばアトマイズ法により製造されたはんだ粉末の粒度分布は，その重量からいえば例えば３０μにピークを有し，その前後５μ以下，１５０μ以上に及ぶ。しかしその数の分布からすると，粒子径の小さいもの程多く粒子径が大きくなるにしたがって次第に少なくなる。このようにアトマイズ法により製造されたもので，ハンダペーストに使用されるはんだ粉末の粒度分布では，粒子径５μ以下のはんだ粉末は全重量の５～１０重量％を占める。本発明に使用されるにはこの５～１０重量％の５μ以下のはんだ粉末が除去される。このように，粒子径の小さいものを除去することの効果は，粒子径の小さいはんだ粉末程その全粒子の表面積の和が大きくなるので空気と接する部分が多くなる結果，酸化が起こり易いものと考えられる。この点からすると，はんだ粉末の粒子径が大きいほどその酸化は起こりにくいので好ましく，はんだ粉末の粒子径を上記５μより大きくするかわりに１０～２０μより大きくするとこの５μの場合例えば４８時間の放置によってもはんだ酸化物の発生がみられないのに比べ，これよりさらに空気酸化に対して安定となり，例えば１０日間もはんだ酸化物が出来ないようにできる。」（２頁左下欄１４行ないし右下欄末行）
「粒子径の小さいはんだ粉末を除去する方法としては，篩による分級や風によりはんだ粉末を飛ばし，その飛距離から遠くに飛んだものを除去する風力分級が利用される。」（３頁左上欄９ないし１２行）
「実施例１
はんだ合金粉末（Ｓｎ６３重量％，Ｐｂ３７重量％，粒子径２０μより大きいもの）８５部
ビヒクル（・・・）１５部
を混合してはんだペースト（粘度２０００ポイズ）を得た。このはんだペーストを
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厚さ０．１ｍｍのメタルマスクを用いて予めフラックスを塗布しておいたアルミナ基板上に・・・シルクスクリーン印刷を行い，風乾した後室温で０，１２，２４，４８，７２，１２０，２４０時間（hr）それぞれ放置する。この放置後のものを２３０℃のはんだ浴上で２０秒放置してはんだペーストを溶融させ，溶融後自然冷却させる。・・・本実施例のものは放置時間０時間すなわち印刷直後に溶融させた第１図（ａ）のものは，はんだ酸化物の発生は見られず，フラックス残渣の色も透明な黄褐色を示した。放置時間１２～２４０時間のそれぞれ（ｂ）～（ｈ）のものも（ａ）と同様にはんだ酸化物は見られず，フラックス残渣の色も透明な黄褐色を示した。・・・
実施例２
実施例１においてはんだ合金粉末を１０μより大きくした以外は同様にしてはんだペーストを得，これを実施例１と同様にして塗布して放置し溶融させたところ，７日間放置したものでもはんだ酸化物は見られなかった。
実施例３


実施例１においてはんだ合金粉末を５μより大きくした以外は実施例２と同様にしてはんだペースト塗布物を溶融させたところ，４８時間放置してもはんだ酸化物は見られなかった。」（３頁左下欄１行ないし４頁右上欄４行）(ｲ)上記(ｱ)の記載によれば，刊行物３には，刊行物３発明のほかに，「はんだ粉末を有するはんだペーストにおいて，はんだ粉末のほとんどを径が１０μより大きい粉末粒子にて構成したはんだペースト組成物」の発明や「はんだ粉末を有するはんだペーストにおいて，はんだ粉末のほとんどを径が２０μより大きい粉末粒子にて構成したはんだペースト組成物」の発明が記載されていて，はんだ粉末の全粒子の表面積の和を小さくするとの観点から，「５μより大きい粉末粒子」，「１０μより大きい粉末粒子」又は「２０μより大きい粉末粒子」という構成が採用され，より大きい粉末粒子までが除かれた後のものほど，はんだ粉末がより酸化されにくくなっている。そして，この構成を実現するための手段は，「粒子径の小さい
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はんだ粉末を除去する方法としては，篩による分級や風によりはんだ粉末を飛ばし，その飛距離から遠くに飛んだものを除去する風力分級が利用される。」というものである。なお，ふるいによる分級では，上記(3)イ(ｱ)で刊行物２の図１についてみたとおり，ふるいのメッシュサイズが同じでもふるい分けの操作条件等により粒度分布が異なるものであるところ，刊行物３には，ふるい分けの具体的な操作や分級の精度，同伴される微粒子についての記載はないものの，はんだ粉末の全粒子の表面積の和を小さくするとの観点に照らせば，５μ，１０μ又は２０μ以下の粒子径の小さいはんだ粉末が実際に除去されるように，相当程度精密に分級することを想定していると考えられる。
ウ刊行物１について
(ｱ)刊行物１には，次の記載がある。
「３０μｍ未満の粒径のハンダ粒子を含み，かつ，前記ハンダ粒子の粒径の下限が１μｍ以上であることを特徴とするハンダペースト。」（特許請求の範囲の請求項１）
「従来・・・スクリーン印刷によって，配線パターン上にハンダを供給する場合に用いられるハンダペースト２に含まれるハンダ粒子１は，図１２に示すようにその粒径が３０μｍ～５０μｍの間に分布しており，この範囲から外れる粒径のハンダ粒子１は分級により取り除かれていた。」（段落【０００２】，【０００３】）「本発明のハンダペーストにあっては，３０μｍ未満のハンダ粒子を含むことを特徴としているため，・・・例えば３０μｍあるいはそれ以上の粒径を有する比較的粒径の大きなハンダ粒子の隙間に，数μｍから３０μｍ未満の粒径の小さいハンダ粒子が入り込むこととなり，ハンダペースト中のハンダ粒子の粒子間空隙率が小さくなる。したがって，ハンダペースト溶融前後の体積変化率を小さくすることができるため，ハンダ溶融後のハンダ厚さを精度よく制御することが可能になる。また，ハンダペースト中のハンダ粒子の粒径の下限を１μｍ以上としているので，ハンダ粒子の微小化に伴って顕著となるハンダ粒子表面の酸化物によるハンダ
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の濡れ性の低下を防ぐことができ，微細なパターンでもハンダを良好に付着させることができる。」（段落【００１１】，【００１２】）「図６に，本実施例３のハンダペーストに含まれるハンダ粒子の粒度分布の一例を示す。」（段落【００２２】）
図６は，実施例３のハンダペースト中のハンダ粒子の粒度分布を示す図で，横軸は「粒子径（μｍ）」，縦軸は「粒子数（％）」とされている。そして，粒度分布曲線は１μｍないし９０μｍ超にわたるもので，５０μｍにピークを有しているところ，２０μｍ以下の部分の粒度分布曲線の下の面積は，粒度分布曲線全体の下の面積の３０％より相当に小さい。
(ｲ)上記(ｱ)の記載によれば，刊行物１には，ハンダペースト中のハンダ粒子の充填率を高くしてハンダ溶融後のハンダ厚さを制御するために，３０μｍ未満の粒径のハンダ粒子を含ませ，ハンダ粒子表面の酸化物によるハンダの濡れ性低下を防ぐために，ハンダ粒子の粒径の下限を１μｍすることが記載されている。また，図６によれば，実施例３のハンダペースト中のハンダ粒子は，粒径２０μｍ以下が個数分布で３０％以下であると認められる。
エ以上によれば，本件訂正発明１における相違点イに係る発明特定事項は，はんだ粉末が酸化されにくいようにはんだ粉末の表面積を小さくするとの観点から，粒径２０μm以下の粒子が個数分布で３０％を超えないようにするというものであるが，刊行物３には，はんだ粉末が酸化されにくいようにはんだ粉末の全粒子の表面積の和を小さくするとの観点から，はんだ粉末のほとんどを径が２０μｍより大きいはんだ粒子で構成することが記載され，また，刊行物１には，はんだ粒子表面の酸化物によるはんだの濡れ性低下を防ぐために，はんだ粒子の粒径の下限を１μｍにすることが記載され，その図６には，粒径２０μｍ以下のはんだ粒子が個数分布で３０％以下に相当するはんだ粉末の具体例が示されている。そうであれば，はんだ粉末が酸化されにくいようにはんだ粉末の表面積を小さくするとの観点から，はんだ粉末のほとんどを径が２０μｍより大きいはんだ粒子で
--41
構成されるように，顕微鏡などで測定して，「粒径２０μｍ以下のはんだ粒子が個数分布で３０％」などと決めることは，当業者が適宜に行い得る程度のことであると認められる。
オしたがって，「本件訂正発明１のように粒径の数値や微粉混入比率を，粒径２０μ以下のはんだ粒子を個数分布で３０％以下と規定することは，当業者が格別の創意工夫や困難性を要することなく，適宜に決定し得るものと認められる。」とした決定の認定に，誤りはない。
(6)なお，本件訂正発明１は，はんだ粉末の合金組成として，「ＳｎおよびＺｎ，又は，ＳｎおよびＡｇの元素を含有する」と規定しているところ，元素の存在割合やそれ以外の成分元素の存在は何ら規定していないから，本件訂正明細書の段落【００１４】に記載されているように，「Ｐｂフリーはんだ，特に好ましくはＳｎおよびＺｎ，又はＳｎおよびＡｇ元素を含有するはんだから選ばれた合金組成」が該当するとしても，このＰｂフリーはんだに限定されるわけではない。そうであれば，刊行物３がＳｎ－Ｐｂ系のはんだに関するものであって，原告が主張するように，Ｐｂフリーはんだに比べて，フラックス成分により酸化されにくい性質があるとしても，刊行物３の技術的教示を適用することに格別の困難はない。したがって，刊行物３の技術的教示から，本件訂正発明１のように，はんだ微粒子の存在量を一定量以下に管理することの動機付けは生じないとの原告の主張は，採用するに由ない。


(7)以上のように，決定の認定判断に誤りはないから，これに基づき，「この相違点イは，当業者が刊行物３の技術的教示及び周知の技術水準に基づいて容易に規定し得る事項にすぎない。」とした決定の判断に誤りはなく，原告主張の取消事由２は，理由がない。
３取消事由３（相違点ロの判断の誤り）について
(1)決定は，「刊行物４には，はんだ粉末が酸化されるとはんだ付け特性が低下するので，はんだの酸化を防止する必要があること，実例として酸化が抑制され
--42
たはんだ中の酸素量は１００ｐｐｍであることが，刊行物５には，従来はんだの酸素含有量は平均１７６．８ｐｐｍであることが，刊行物６には，はんだ粉末が酸化されるとはんだ付け特性が低下するので，はんだの酸化を防止する必要があることが，そして，刊行物７には，粉末はんだの１ｇ当りの酸素量を１５０ＰＰｍ以下とする粉末はんだの製造法が記載されている。」と認定するところ，このことは原告も争わない。
(2)上記(1)の事実によれば，はんだにおいて，酸素量すなわち酸素原子含有量を２００ｐｐｍ程度以下とすることは，通常のことであると認められるところ，本件訂正発明における相違点ロに係る発明特定事項は，酸化されているはんだ粉末の程度が酸素原子含有量で５００ｐｐｍ以下であるというものであって，上記の２００ｐｐｍ程度以下を包含し，はるかに緩い条件を規定しているのであるから，この程度のことは，当業者が適宜に決定することができたものというほかない。なお，上記２(6)のとおり，本件訂正発明１は，「ＳｎおよびＺｎ，又はＳｎおよびＡｇの元素」の元素の存在割合やそれ以外の成分元素の存在は何ら規定していないから，刊行物４ないし７がいずれもＳｎ－Ｐｂ系のはんだの酸素量に関するものであるとしても，これを適用することができないとする理由もない。(3)以上のとおりであって，「本件訂正発明１のように，はんだ粉末中の酸素原子含有量を５００ｐｐｍ以下に規定することは当業者が適宜になしうることである。」とした決定の判断に誤りはないから，原告主張の取消事由３は，理由がない。
４取消事由４（相違点ハの判断の誤り）について
(1)刊行物８（乙１０）及び９（乙１１）についてア刊行物８には，次の記載がある。
「はんだ材料中に，ホイスカー，ホイスカー粉砕物のいずれか一方もしくは双方を添加したことを特徴とするクリームはんだ。」（特許請求の範囲の請求項１）「はんだ材料が，スズと銀を基本組成とし，かつスズが主構成成分であり，銀の
--43
含有量が０．１～２０重量％である合金の中に，ビスマスを０．１～２０重量％，またはインジウムを０．１～２０重量％，または銅を０．１～３．０重量％，または亜鉛を０．１～１５重量％，またはアンチモンを０．１～２０重量％のいずれか一種以上を含有するスズ－銀系はんだ材料であることを特徴とする請求項１記載のクリームはんだ。」（特許請求の範囲の請求項４）
「本発明によれば，ホイスカーあるいはホイスカー粉砕物を添加することにより，クリームはんだの機械的強度を向上させることができる。また，はんだ材料においてスズを主構成成分とし，さらに銀，アンチモン，銅，亜鉛のいずれか一種以上を添加することにより，さらに高強度のクリームはんだを提供することができる。」（段落【００２４】）
表２には，実施例１ないし１６におけるはんだ材料の各成分組成（重量％），融点，濡れ性，ホイスカーあるいはホイスカー粉砕物を添加した場合及び添加しない場合の引張り強度の測定結果が記載されている。成分組成及び融点をみると，実施例１は，成分組成がＳｎ６３．０重量％，Ｐｂ３７重量％で，融点が１８３℃，実施例９，１３，１５は，成分組成にＳｎ及びＺｎの元素を含有するもので，融点が２１０ないし２１９℃，実施例２，５ないし９，１２ないし１４，１６は，成分組成にＳｎ及びＡｇの元素を含有するもので，融点が１８７ないし２３０℃である。なお，実施例１以外は，Ｓｂ，Ｂｉ，Ｉｎ，Ｃｕを含むものもあるが，Ｐｂは含むものはない。
イ刊行物９には，次の記載がある。
「Ｓｎ－Ｚｎ系合金粉末と松脂主成分のペースト状フラックスとを混和したソルダペーストにおいて・・・有機酸と・・・有機系化合物が添加されていることを特徴とするソルダペースト。」（特許請求の範囲の請求項１）「従来より鉛フリーはんだ合金としてＳｎ主成分のＳｎ－ＡｇやＳｎ－Ｓｂ合金はあった。Ｓｎ－Ａｇ合金は，最も溶融温度の低い組成がＳｎ－３．５Ａｇの共晶組成で，溶融温度が２２１℃である。・・・溶融温度が高いため，これらの合金の
--44
溶融温度を下げる手段を講じたはんだ合金が多数提案されている。」（段落【０００８】，【０００９】）
「最近ではＳｎ－Ａｇ系合金やＳｎ－Ｓｂ系合金よりも溶融温度の低い鉛フリーはんだ合金のＳｎ－Ｚｎ系合金が注目されるようになってきた。Ｓｎ－Ｚｎ系合金はＳｎ－９Ｚｎの組成が共晶となり，その溶融温度は１９９℃であるため，Ｓｎ－Ｐｂの共晶はんだに近い溶融温度である。しかしながら・・・濡れ性に乏しく・・・接着強度が十分でない等の問題がある。・・・濡れ性を改良するとともに接着強度を向上させるためにＢｉ，Ｉｎ，Ａｇ，Ｃｕ，Ｎｉ等を添加した鉛フリーはんだ合金が提案されている。」（段落【００１１】）
「一般のＳｎ－Ｐｂ合金用のはんだ付け装置でＳｎ－Ｚｎ系合金を使用すると，酸化物が大量に発生してはんだ付けが困難となる。これはＳｎ－Ｚｎ系合金が酸化
しやすいためであり，」（段落【００１３】）


平成１６年（行ケ）第４７６号　特許取消決定取消請求事件（平成１７年３月１５日口頭弁論終結）
判　　　　　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　ナブテスコ株式会社
訴訟代理人弁理士　　　辻邦夫
同　　　　　　　　　　辻良子
被　　　　　　告　　　特許庁長官　小川洋
指定代理人　　      　井出隆一
同　　　　　　　　　　一色由美子
同　　　　　　　　　　伊藤三男
主　　　　　　　　　　　文
特許庁が異議２００１－７１６８９号事件について平成１６年９月７日にした決定を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
名称を「光学的立体造形用樹脂組成物」とする特許第３１１７３９４号発明（平成７年１０月１６日出願，平成１２年１０月６日設定登録，以下，この特許を「本件特許」という。）に対して，特許異議の申立てがされ，特許庁は，これを異議２００１－７１６８９号事件として審理した結果，平成１６年９月７日，「特許第３１１７３９４号の請求項１ないし５に係る特許を取り消す。」との決定をし，その謄本は，同年９月２９日，本件特許出願人であり特許権者であったティーエスコーポレーション（旧商号帝人製機株式会社）に送達された。原告は，同年１０月１日，ティーエスコーポレーションを吸収合併することにより本件特許に係る特許権を承継取得し，同月２８日，上記決定の取消しを求める本訴を提起した。その後，原告は，同年１２月１６日に，本件特許出願の願書に添付した明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲等の訂正（以下「本件訂正」という。）を求める訂正審判の請求をしたところ，特許庁はこれを訂正２００４－３９２８５号事件として審理した上，平成１７年２月１０日，本件訂正を認める旨の審決（以下「本件訂正審決」という。）をし，その謄本は，同月２２日，原告に送達された。
２　本件明細書の特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前のもの
別紙の(1)記載のとおり
(2)　本件訂正後のもの
別紙の(2)記載のとおり
３　決定の理由
決定は，本件特許の特許請求の範囲の請求項１ないし５に係る発明（以下「本件発明１～５」という。）の要旨を本件訂正前の本件明細書の特許請求の範囲の記載のとおり認定した上，本件発明１～５は，特願平６－３２３１４号（特開平７－２３８１０６号）（以下「先願明細書」という。）に記載された発明と同一であり，しかも，本件発明１～５に係る発明の発明者と先願明細書に記載された発明の発明者が同一の者であるとも，本件出願時において，本件出願人と先願の出願人が同一の者であるとも認められないから，本件発明１～５についての特許は，特許法２９条の２の規定に違反してされたものであるとした。
第３　原告主張の決定取消事由
本件訂正審決の確定により，決定は，結果として，判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったことに帰し，その誤りが決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，決定は取り消されるべきである。
第４　被告の主張
本件訂正審決の確定により，本件明細書の特許請求の範囲が上記第２の２(2)のとおり訂正されたことは認める。
第５　当裁判所の判断
本件訂正審決の確定により，本件明細書の特許請求の範囲の記載が上記第２の２(2)のとおり訂正されたことは当事者間に争いがなく，この訂正によって特許請求の範囲が減縮されたことは明らかである。
そうすると，決定が本件発明１～５の要旨を上記第２の２(1)のとおり認定したことは結果的に誤りであったことに帰し，これが決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，決定は，瑕疵があるものとして取消しを免れない。よって，原告の請求は理由があるから認容することとし，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所知的財産第２部
裁判長裁判官    　篠      原      勝      美
裁判官    　古　　　城　　　春　　　実
裁判官　　　岡　　　本　　　　　　　岳
（別紙）


平成１４年（行ケ）第６２７号　特許取消決定取消請求事件（平成１５年６月３０日口頭弁論終結）
判　　　　決
原　　　　　　告　　　セイコーエプソン株式会社
訴訟代理人弁理士　　　上　村　輝　之
同　　　　　　　　　　宮　川　長　夫
同　　　　　　　　　　中　村　　　猛
被　　　　　　告　　　特許庁長官　今井康夫
指定代理人　      　　片　岡　栄　一
同　　　　　　　　　　吉　村　宅　衛
同　　　　　　　　　　今　井　義　男
同　　　　　　　　　　高　橋　泰　史
同　　　　　　　　　　涌　井　幸　一
同　　　　　　　　　　伊　藤　三　男
主　　　　文
特許庁が異議２００２－７０６９０号事件について平成１４年１１月１日にした決定を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
(1)　原告は，名称を「プリントシステム，プリンタドライバ及びプリンタ」とする特許第３２０９１０２号発明（平成８年７月１９日特許出願，平成１３年７月１３日設定登録，以下「本件発明」といい，その特許を「本件特許」という。）の特許権者である。その後，本件特許につき特許異議の申立てがされ，同申立ては，異議２００２－７０６９０号事件として特許庁に係属した。特許庁は，上記事件につき審理した結果，平成１４年１１月１日，「特許第３２０９１０２号の請求項１ないし１５に係る特許を取り消す。」との決定（以下「本件決定」という。）をし，その謄本は，同月２２日，原告に送達された。
(2)原告は，同年１２月１８日，本件決定の取消しを求める本件訴えを提起した後，平成１５年２月１８日，本件特許出願の願書に添付した明細書及び図面（以下「訂正前明細書」という。）の特許請求の範囲の記載等の訂正（以下「本件訂正」という。）をする訂正審判の請求をし，特許庁は，同請求を訂正２００３－３９０３３号事件として審理した結果，同年５月２日，本件訂正を認める旨の審決（以下「訂正審決」という。）をし，その謄本は，同月１４日，原告に送達された。
２　特許請求の範囲の記載
(1)訂正前明細書の特許請求の範囲の記載（以下【請求項１】～【請求項１５】に係る発明を「本件発明１」～「本件発明１５」という。）【請求項１】ホストコンピュータとこれに接続されたプリンタとを備えたプリントシステムにおいて、前記ホストコンピュータが、プリンタに対する描画コマンドを含んだ印刷ジョブデータを生成するためのプリンタドライバを有し、前記プリンタドライバが、少なくとも一部の描画コマンドが第１の中間コードの形式で表現されている中間水準の印刷ジョブデータを生成するための中間水準ジョブデータ生成手段を有し、前記プリンタが、前記中間水準の印刷ジョブデータを受け、前記描画コマンドを第２の中間コードに変換するための中間コード変換手段と、前記第２の中間コードを印刷のためにビットマップイメージに変換するための第３の変換手段とを有することを特徴とするプリントシステム。
【請求項２】請求項１記載のシステムにおいて、前記中間水準の印刷ジョブデータが、前記第１の中間コード形式の描画コマンドがどれであるかを示すための指示情報を含み、前記中間コード変換手段が、前記指示情報に従って前記第１の中間コードの形式の描画コマンドを識別することを特徴とするプリントシステム。【請求項３】請求項１記載のシステムにおいて、前記プリンタドライバが、全ての描画コマンドが高水準のプリンタ制御言語で表現されている高水準の印刷ジョブデータを生成するための高水準ジョブデータ生成手段と、前記中間水準ジョブデータ生成手段と前記高水準ジョブデータ生成手段の内の一方を選択するためのモード選択手段と、を更に有し、前記プリンタが、前記高水準の印刷ジョブデータを受け、前記プリンタ制御言語で表現された描画コマンドを第２の中間コードに変換するためのグラフィック手段を更に有することを特徴とするプリントシステム。【請求項４】請求項３記載のシステムにおいて、前記モード選択手段が、前記中間水準ジョブデータ生成手段と前記高水準ジョブデータ生成手段のいずれを選択するかの決定を、印刷ジョブ毎、ページ毎、バンド毎ド、描画コマンド毎又はアプリケーションプログラム毎に自動的に行うことを特徴とするプリントシステム。【請求項５】請求項３記載のシステムにおいて、前記モード選択手段が、印刷ジョブがプリンタ内部のフォントとを使用する場合は必ず、前記高水準ジョブデータ生成手段を選択することを特徴とするプリントシステム。【請求項６】請求項１記載のシステムにおいて、前記第１の中間コードは、描画されるべき各文字又は各イメージのビットマップイメージデータを含み、前記第２の中間コードは、描画されるべき各文字又は各イメージのビットマップイメージデータを含まないことを特徴とするプリントシステム。【請求項７】請求項１記載のシステムにおいて、前記中間水準ジョブデータ生成手段が、事情に応じて前記第１の中間コード形式の描画コマンドからビットマップイメージデータを事前展開する事前展開手段を含むことを特徴とするプリントシステム。
【請求項８】ホストコンピュータとこれに接続されたプリンタとを用いたプリント方法において、前記ホストコンピュータにおいて、プリンタに対する描画コマンドを含み、少なくとも一部の描画コマンドが第１の中間コードの形式で表現されている中間水準の印刷ジョブデータを生成して、前記プリンタに送信するステップと、前記プリンタにおいて、前記中間水準の印刷ジョブデータを受信し、前記描画コマンドを第２の中間コードに変換するステップと、前記プリンタにおいて、前記第２の中間コードを印刷のためにビットマップイメージに変換するステップとを有することを特徴とするプリント方法。


【請求項９】プリンタに対する描画コマンドを含んだ印刷ジョブデータを生成するためのプリンタドライバにおいて、少なくとも一部の描画コマンドが中間コードの形式で表現されている中間水準の印刷ジョブデータを生成するための中間水準ジョブデータ生成手段を有することを特徴とするプリンタドライバ。【請求項１０】請求項９記載のプリンタドライバにおいて、全ての描画コマンドが高水準のプリンタ制御言語で表現されている高水準の印刷ジョブデータを生成するための高水準ジョブデータ生成手段と、前記中間水準ジョブデータ生成手段と前記高水準ジョブデータ生成手段の内の一方を選択するためのモード選択手段と、を更に有することを特徴とするプリンタドライバ。【請求項１１】描画コマンドを含んだ印刷ジョブデータを受信する手段と、受信した印刷ジョブデータ内の描画コマンドが第１の中間コードの形式で表現されているとき、この第１の中間コードを第２の中間コードに変換するための中間コード変換手段と、前記第２の中間コードを印刷のためにビットマップイメージに変換するための第３の変換手段とを有することを特徴とするプリンタ。【請求項１２】請求項１１記載のプリンタにおいて、前記プリンタドライバが、受信した印刷ジョブデータ内の描画コマンドが高水準のプリンタ制御言語で表現されているとき、このプリンタ制御言語の描画コマンドを第２の中間コードに変換するためのグラフィック手段を更に有することを特徴とするプリンタ。【請求項１３】ホストコンピュータとこれに接続されたプリンタとを備えたプリントシステムにおいて、前記ホストコンピュータが、プリンタに対する描画コマンドを含んだ印刷ジョブデータを生成するためのプリンタドライバを有し、前記プリンタドライバが、少なくとも一部の描画コマンドが中間コードの形式で表現されている中間水準の印刷ジョブデータを生成するための中間水準ジョブデータ生成手段を有し、前記プリンタが、前記中間水準の印刷ジョブデータを受け、前記描画コマンドに基づいて印刷のためのビットマップイメージを生成するイメージ生成手段を有することを特徴とするプリントシステム。
【請求項１４】ホストコンピュータとこれに接続されたプリンタとを用いたプリント方法において、前記ホストコンピュータにおいて、プリンタに対する描画コマンドを含み、少なくとも一部の描画コマンドが中間コードの形式で表現されている中間水準の印刷ジョブデータを生成して、前記プリンタに送信するステップと、前記プリンタにおいて、前記中間水準の印刷ジョブデータを受信し、前記描画コマンドに基づいて印刷のためのビットマップイメージを生成するステップとを有することを特徴とするプリント方法。
【請求項１５】描画コマンドを含んだ印刷ジョブデータをホストコンピュータから受信する手段と、受信した印刷ジョブデータ内の描画コマンドが中間コードの形式で表現されているとき、この中間コードに基づいて印刷のためのビットマップイメージを生成するビットマップイメージ生成手段とを有することを特徴とするプリンタ。
(2)本件訂正に係るもの（訂正部分には下線を付す。なお，上記(1)の【請求項６】，【請求項９】，【請求項１０】及び【請求項１２】～【請求項１５】は削除された。）
【請求項１】ホストコンピュータとこれに接続されたプリンタとを備えたプリントシステムにおいて、前記ホストコンピュータが、プリンタに対する描画コマンドを含んだ印刷ジョブデータを生成するためのプリンタドライバを有し、前記プリンタドライバが、少なくとも一部の描画コマンドが第１の中間コードの形式で表現され残りの描画コマンドが高水準のプリンタ制御言語で表現されているか又は全ての描画コマンドが前記第１の中間コードの形式で表現されている中間水準の印刷ジョブデータを生成するための中間水準ジョブデータ生成手段を有し、前記プリンタが、前記中間水準の印刷ジョブデータを受け、前記描画コマンドを、第２の中間コードに変換するための中間コード変換手段と、前記第２の中間コードを印刷のためにビットマップイメージに変換するための手段とを有し、前記第１の中間コードは、前記第２の中間コードとは相違する形式であって、描画されるべき文字又はイメージのビットマップイメージデータを含み且つ同じ文字又はイメージのビットマップイメージデータの繰り返しを避けた形式になっている、ことを特徴とするプリントシステム。
【請求項２】請求項１記載のシステムにおいて、前記中間水準の印刷ジョブデータが、前記第１の中間コード形式の描画コマンドがどれであるかを示すための指示情報を含み、前記中間コード変換手段が、前記指示情報に従って前記第１の中間コードの形式の描画コマンドを識別することを特徴とするプリントシステム。【請求項３】請求項１記載のシステムにおいて、前記プリンタドライバが、全ての描画コマンドが高水準のプリンタ制御言語で表現されている高水準の印刷ジョブデータを生成するための高水準ジョブデータ生成手段と、前記中間水準ジョブデータ生成手段と前記高水準ジョブデータ生成手段の内の一方を選択するためのモード選択手段と、を更に有し、前記プリンタが、前記高水準の印刷ジョブデータを受け、前記プリンタ制御言語で表現された描画コマンドを前記第２の中間コードに変換するためのグラフィック手段を更に有することを特徴とするプリントシステム。
【請求項４】請求項３記載のシステムにおいて、前記モード選択手段が、前記中間水準ジョブデータ生成手段と前記高水準ジョブデータ生成手段のいずれを選択するかの決定を、印刷ジョブ毎、ページ毎、バンド毎、描画コマンド毎又はアプリケーションプログラム毎に自動的に行うことを特徴とするプリントシステム。【請求項５】請求項３記載のシステムにおいて、前記モード選択手段が、印刷ジョブがプリンタ内部のフォントとを使用する場合は必ず、前記高水準ジョブデータ生成手段を選択することを特徴とするプリントシステム。【請求項６】請求項１記載のシステムにおいて、前記中間水準ジョブデータ生成手段が、事情に応じて前記第１の中間コード形式の描画コマンドからビットマップイメージデータを事前展開する事前展開手段を含むことを特徴とするプリントシステム。
【請求項７】ホストコンピュータとこれに接続されたプリンタとを用いたプリント方法において、前記ホストコンピュータにおいて、プリンタに対する描画コマンドを含み、少なくとも一部の描画コマンドが第１の中間コードの形式で表現され残りの描画コマンドが高水準のプリンタ制御言語で表現されているか又は全ての描画コマンドが前記第１の中間コードの形式で表現されている中間水準の印刷ジョブデータを生成して、前記プリンタに送信するステップと、前記プリンタにおいて、前記中間水準の印刷ジョブデータを受信し、前記描画コマンドを第２の中間コードに変換するステップと、前記プリンタにおいて、前記第２の中間コードを印刷のためにビットマップイメージに変換するステップとを有し、前記第１の中間コードは、前記第２の中間コードとは相違する形式であって、描画されるべき文字又はイメージのビットマップイメージデータを含み且つ同じ文字又はイメージのビットマップイメージデータの繰り返しを避けた形式になっている、ことを特徴とするプリント方法。（注，上記(1)の【請求項８】を訂正した請求項）【請求項８】描画コマンドを含み、少なくとも一部の描画コマンドが第１の中間コードの形式で表現され残りの描画コマンドが高水準のプリンタ制御言語で表現されているか又は全ての描画コマンドが前記第１の中間コードの形式で表現されている中間水準の印刷ジョブデータを受信する手段と、受信した前記中間水準の印刷ジョブデータの描画コマンドを第２の中間コードに変換するための中間コード変換手段と、前記第２の中間コードを印刷のためにビットマップイメージに変換するための手段とを有し、前記第１の中間コードは、前記第２の中間コードとは相違する形式であって、描画されるべき文字又はイメージのビットマップイメージデータを含み且つ同じ文字又はイメージのビットマップイメージデータの繰り返しを避けた形式になっている、ことを特徴とするプリンタ。（注，上記(1)の【請求項１１】を訂正した請求項）
３　本件決定の理由の要旨


平成１５年（行ケ）第３７２号　審決取消請求事件
口頭弁論終結日　平成１６年１月１３日
判　　　　決
原　　　告　　　　　　有限会社新津
訴訟代理人弁理士　　　大　塚　　　忠
被　　　告　　　　　　株式会社ブリヂストン
訴訟代理人弁護士　　　竹　田　　　稔
同　　　　　　　　　　川　田　　　篤
訴訟代理人弁理士　　　小　栗　久　典
主　　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
(1)特許庁が無効２００３－３５０８３号事件について平成１５年７月１１日にした審決を取り消す。
(2)訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「空気入りタイヤとそれを製造する加硫成型用金型」とする特許（特許第２７７９７６５号，平成６年３月１８日出願（以下「本件出願」といい，この出願に係る願書に添付された明細書と図面とを併せて「本件明細書」という。甲第２号証は，これらの内容を示す特許公報である。），平成１０年５月１５日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は２である。）の特許権者である。
被告は，平成１５年３月７日，本件特許を請求項１及び２のいずれに関しても無効にすることについて，審判を請求した。特許庁は，これを，無効２００３－３５０８３号事件として審理し，その結果，平成１５年７月１１日，「特許第２７７９７６５号の請求項１に係る発明及び請求項２に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし，その謄本を，同月２３日，原告に送達した。
２　特許請求の範囲
(1)請求項１
未走行空気入りタイヤの接地表面に於て，断面形状が均一にコントロールされた最大１mm以下，最小３０ミクロン以上の微細凹凸高さをもつ山形（３ａ，３ｂ），カマボコ形（３ｃ，３ｄ），台形（３ｅ，３ｆ）の単一形状群及び，それらの複数形状の混合配列，分布で，１平方センチメートル当りの凹凸数が，２５個又は２５列以上あることを特徴とする冬用及びオールシーズン用タイヤと，それを製造する加硫用金型。
(2)請求項２
タイヤ加硫時，ゴム表面に転写されるタイヤ製造用金型の均一にコントロールされた形状をもつ微細凹凸の加工方法は，石膏，砂，セラミック，ダイキャスト金型等の鋳造用鋳型に凹凸を前もって加工する方法又は，鋳造後に金型の金属表面に機械加工，電食（ＥＤＭ）加工，エッチング加工，ショットブラスト等，いづれかの方法で加工することを特徴とする請求項１のタイヤ製造用金型。（以下，それぞれ，「本件発明１」，「本件発明２」という。）
３　審決の理由
審決の理由は，別紙審決書の写し記載のとおりである。要するに，本件特許は，請求項１及び２のいずれに関しても，平成６年法律第１１６号による改正前の特許法（以下「旧特許法」という。）３６条４項並びに５項１号及び２号に規定する要件を満たしていない出願に対してなされたものであるから，同法１２３条１項４号に該当するので，これを無効とする，というものである。具体的に，審決は，以下のような理由を述べている。
(1)本件発明１は，冬用及びオールシーズン用タイヤとそれを製造する加硫用金型と特定され，この冬用及びオールシーズン用タイヤについて，「未走行空気入りタイヤの接地表面に於て，断面形状が均一にコントロールされた最大１mm以下，最小３０ミクロン以上の微細凹凸高さをもつ山形（３ａ，３ｂ），カマボコ形（３ｃ，３ｄ），台形（３ｅ，３ｆ）の単一形状群及び，それらの複数形状の混合配列，分布で，１平方センチメートル当りの凹凸数が，２５個又は２５列以上ある」もの，と特定される。
しかし，本件明細書の「【発明の詳細な説明】」（以下「本件説明」という。）には，タイヤの接地表面において，最大１mm以下で最小３０ミクロン以上の微細凹凸高さを持つ冬用及びオールシーズン用タイヤについての記載はなく，１平方センチメートル当りの凹部や凸部の数に係るものが，２５個又は２５列以上ある冬用及びオールシーズン用タイヤについての記載もなく，さらに，これら冬用及びオールシーズン用タイヤを製造する加硫用金型も記載されてない。本件発明２は，「タイヤ製造用金型の均一にコントロールされた形状をもつ微細凹凸の加工方法は，石膏，砂，セラミック，ダイキャスト金型等の鋳造用鋳型に凹凸を前もって加工する方法又は，鋳造後に金型の金属表面に機械加工，電食（ＥＤＭ）加工，エッチング加工，ショットブラスト等，いづれかの方法で加工する」請求項１のタイヤ製造用金型，と特定される。
しかるに，本件説明には，タイヤ製造用金型の均一にコントロールされた形状をもつ微細凹凸の加工方法は，石膏，砂，セラミック，ダイキャスト金型等の鋳造用鋳型に凹凸を前もって加工する方法又は，鋳造後に金型の金属表面に機械加工，電食（ＥＤＭ）加工，エッチング加工，ショットブラスト等，いづれかの方法で加工することについての記載はない。
したがって，本件出願は，旧特許法３６条５項１号の要件を満たしていない。
(2)本件発明の請求項１には，冬用及びオールシーズン用タイヤと，これを製造する加硫用金型とが記載されている。前者は，自動車等の構成部材であり，後者は前者を製造するのに用いられるものである。これらは，実施の態様を異にし，その目的や効果，構成は，それぞれの発明に応じて存在する。発明の構成に欠くことのできない事項は明確に区分される。
これらを一つの項に記載している本件発明１の特許請求の範囲の記載は，特許を受けようとする発明の構成に欠くことのできない事項のみが記載された項に区分されている，とはいえない。


主文
１　原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
２被控訴人の本訴請求を棄却する。
３控訴人の反訴主位的請求を棄却する。
４　控訴人の反訴予備的請求に基づき，被控訴人は，控訴人に対し，金８５万４２９４円及びこれに対する平成１０年７月１５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
５控訴人のその余の反訴予備的請求を棄却する。
６　訴訟費用は，第１，２審とも，本訴・反訴を通じこれを２分し，その１を控訴人の，その余を被控訴人の負担とする。
７　この判決は，第４項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　控訴の趣旨
(1)　原判決を次のとおり変更する。
(2)ア　反訴主位的請求
被控訴人は，控訴人に対し，８８２万４７００円及びこれに対する平成１０年７月１５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
イ　反訴予備的請求
被控訴人は，控訴人に対し，３１４万８３９５円及びこれに対する平成１０年７月１５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(3)　被控訴人の請求を棄却する。
(4)　訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。
(5)仮執行宣言
２　控訴の趣旨に対する答弁
(1)　本件控訴を棄却する。
(2)　控訴費用は，控訴人の負担とする。
第２　事案の概要
１本件は，控訴人・被控訴人間の店舗建築請負契約について，被控訴人が控訴人に対し，同契約は合意解除されたとして，出来高から既払分を控除した残額の支払を請求した本訴事件と，控訴人が被控訴人に対し，主位的に債務不履行を主張して損害賠償を，予備的に過払分の不当利得返還を請求した反訴事件である。
２　争いのない事実
(1)　被控訴人は，平成９年１２月７日，控訴人との間で，次の約定のもとに３階建店舗兼居宅（以下「本件建物」という。）の建築請負契約を締結した（以下「本件請負契約」と，契約に係る工事を「本件工事」という。）。
工事名    Ｄ新築工事
場　　所　　京都府宇治市ｈｉ番地ｊ，同番地ｋ，同所ｌ番地ｍ代　　金　　２１６６万１５００円（消費税１０３万１５００円を含む）
工　　期　　着手　平成９年１１月７日
完成　平成１０年３月３０日
支払方法　　着工時　７２２万０５００円
中間金　７２２万０５００円
引渡時　７２２万０５００円
(2)　控訴人は，Ｅ建築設計事務所ことＦ（以下「Ｆ」という。）に対し，本件工事について設計工事管理を委託していた。
(3)　控訴人は，被控訴人に対し，本件請負契約に基づき，次のとおり代金を支払った。
ア　平成９年１１月４日　　　２００万円
イ　平成９年１２月１１日　　５２２万０５００円
ウ　平成１０年１月１６日　　７２２万０５００円
(4)　被控訴人は，控訴人の妻Ｇに対し，平成１０年１月１０日の上棟時，本件工事完了時には１００万円の赤字になる旨告げて，工事代金の増額を要求した。(5)　被控訴人，Ｇ及びＦは，平成１０年２月１３日，本件工事の工事現場において，本件工事について協議したが，被控訴人とＦの間で口論となり，その後被控訴人がＦを引き倒し，Ｆが負傷した。
(6)　被控訴人は，同日以後，本件工事を中止した。(7)　控訴人は，平成１０年３月１１日到達の内容証明郵便により，被控訴人の債務不履行を理由に本件請負契約を解除する旨の意思表示をした。
３　争点
(1)　本件工事の見積り経過と仕様変更の合意の有無
ア　被控訴人の主張
(ア)　被控訴人は，Ｆと何度も本件工事について打ち合わせをし，Ｆに対し，本件建物について３階総鉄筋コンクリートの打放しとし，代金３３５０万円という第１見積り（甲１４）から，１階のみ鉄筋コンクリート，２階は木造とし，代金２７２９万４０００円という第２見積り（甲１３）及び代金２６９０万１８２０円とする第３見積り（甲１５）を経て，代金２２６７万４５６０円とする第４見積り（甲１６）を出した。
(イ)　被控訴人は，このように代金額を減額する見積りをする中で，Ｆから，設計図を無視して，建物のレベル，仕上材など仕様変更をしてもよいから，控訴人の予算２０００万円に合わせてほしいといわれて，昀終的に本件請負契約の代金が合意されたものである。
(ウ)　見積書は，あくまで見積りであるから，相互に齟齬があるからといって，後から作られたものといえるものではない。また，被控訴人は，減額していく過程で何をどのように減額するかについて，控訴人と直接交渉したことはなく，控訴人の意を受けたＦは，契約金額内に納めてくれればそれでよいとの態度であり，変更項目や金額について細かく合意したことはない。
イ　控訴人の主張
(ア)　第１ないし第４見積りの見積書は，当時に作成されたものではない。控訴人もＦもその存在は知らない。
Ｆは，３階総鉄筋コンクリートの打放しについて２７００万円の見積りを見せられたことはあるが，これでは控訴人の予算をはるかに超えるので，１階のみ鉄筋コンクリート造・２階を木造の混構造に変更して２３００万円の見積りを得た。


(イ)　第１ないし第４見積りの見積書は，不自然で，矛盾するものである。控訴人自身も昀初の見積書は２７００万円であったと証言している上，３０００万円以上では注文しないと聞いていたはずであるのに３３５０万円の見積りをするはずがない。また，第１見積りと第２見積りでは，構造が変更しても変動するはずのないシート養生，防水コーキング工事が変動しており，基礎仮枠工事が増えたりしている。第２見積りと第３見積りでは，合計額が誤っており杜撰なものである上，地盤改良工事が別途工事とされたり，諸経費が極端に増額となっており，不自然である。さらに第３見積りと第４見積りとでは，被控訴人が主張するホールダウン金物や筋交いプレートの削除がされているはずであるのに，構造金物の金額は変更されていない。
(ウ)　第４見積りから本件請負契約への減額は，「石工事」「内装工事及」及び「雑工事」の各減額と値引額については２４万円が増額となった結果である。
(2)　本件請負契約の終了原因
ア　被控訴人の主張
(ア)　本件工事については，仕様変更の合意があったにもかかわらず，Ｆは，平成１０年２月１３日，被控訴人に対し，コンクリート打放しの仕上がり具合，ホールダウン金物や筋交いプレートがないことについて難詰し，これが原因となって被控訴人がＦを負傷させた。
(イ)　そのやり取りの中で，Ｆが被控訴人に対し，「工事がいやだったらやめてもええで」と言ったので，被控訴人は，現場で作業中の大工に話が聞こえないようにするため，Ｇを屋外に連れだし，控訴人の意向を確かめた。Ｇは，「もう結構です。」と述べたため，被控訴人は，Ｇに対し，工事を中止する及び後日精算書を送る旨伝えた。
(ウ)　したがって，本件請負契約は，合意解除ないし注文者が損害を賠償すべき民法６４１条による解除に該当し，その後の工事中止は債務不履行ではない。
イ　控訴人の主張
(ア)　本件工事については，代金の増額はできないことを確認したにもかかわらず，被控訴人は，一方的に仕様を変更したり，増額請求するなどした。そして，増額請求に応じないと工事をしないとの態度を示し，Ｆを介さずＧと折衝しようとしたりした。しかも，コンクリート打放しには瑕疵があり，ホールダウン金物は設計図面で設置が定められていたのに設置されなかったりしたため，平成１０年２月１３日の協議となった。
(イ)　被控訴人が同日の協議で，Ｆを負傷させた上，Ｇを屋外へ連れだして工事代金の増額を要求し，工事を中断させると１か月は職人が来ないと強迫したため，Ｇは，恐怖感からその場で被控訴人に対し，工事を止めてもらっていいと返事した。
Ｆの工事をやめてもよいとの発言は，被控訴人に対し，本件請負契約を契約どおり履行するよう要求するものであり，また，被控訴人の要求は，注文者にとって進退窮まるものであり，背信性が高い行為である。(ウ)　結局，Ｇが工事を止めてもらってよいといったことは，被控訴人の不履行を原因として本件請負契約を解除したものであり，そうでなくても，被控訴人は，一方的に本件工事を途中で放棄したものである。したがって，本件請負契約は，被控訴人の債務不履行が原因で，控訴人が解除して終了したものである。
(3)　本件工事の出来高
ア　被控訴人の主張
(ア)　本件工事の出来高は，１８４６万２５８０円である。(イ)　被控訴人の主張は，原判決添付別表「出来高に関する争点整理表」の「原告査定額」及び「原告根拠」欄各記載のとおりである。
イ　控訴人の主張
(ア)　本件工事の出来高は，１１２９万２６０５円である。(イ)　控訴人の主張は，以下の点を特に付加するほかは，原判決添付別表「出来高に関する争点整理表」の「Ｆ査定額」及び「Ｆ根拠」欄各記載のとおりである。
①　仮設工事は日数で算定すべきである。
②　造作材の搬入は未完了で，出来高は，２１万５１４０円である。③　大工手間は，Ｈ建設の続行工事との差額からみて，２８万９７１０円以上ではない。
④　金属性建具搬入取付費は，設置が完了したのは１８か所のうち７か所にすぎないから，合計で６万３０００円である。
⑤　木コン穴ウメ補修は，必要面積７７．４平方メートルのうち３４．９平方メートルのみ完了したから，出来高は８万６０００円である。⑥　電気・換気設備の出来高は，引込み幹線工事が一部されたにとどまり，配線は完了していない上，Ｈ建設の続行工事費と比較しても１０万円を超えるものではない。
⑦　給排水衛生工事・ガス設備工事の出来高は，第１次配線しか行われておらず，各機器までの配管・接続工事がされていないから５万円を超えるものではない。
(ウ)　被控訴人の工事の後を引き継いで，本件建物を完成させたＨ建設の工事部長による査定も１１３９万２１２２円というもので，ほぼ同額の査定をしている。
(4)　損害及び不当利得の額
ア　控訴人の主張
(ア)　Ｈ建設との請負契約代金１２５３万７０００円（乙１９），材料不足や被控訴人の瑕疵工事の補修等追加で発生した費用３３万４７００円（乙１４），足場等を設置していた下請業者に別途支払った費用３７万３５００円（乙１５，１６），被控訴人に対する既払金１４４４万１０００円の合計２７６８万６２００円と本件請負契約の契約金２１６６万１５００円との差額６０２万４７００円が，被控訴人の債務不履行により増加した工事費用として損害となる。(イ)　控訴人は，被控訴人の背信的な要求を受けた上，本来平成１０年３月３０日に本件建物の引渡しを受けるはずであったのに，Ｈ建設による完成をみたのは同年５月であり，新茶の販売時期に間に合わず，相当額の利益を逸した。このような事情を考慮すれば，被控訴人の債務不履行による慰謝料は２００万円が相当である。
(ウ)　弁護士費用は８０万円が相当である。
イ　被控訴人の主張
すべて争う。
第３　証拠
証拠は，原審及び当審の証拠関係目録記載のとおりであるから，これを引用する。
第４　当裁判所の判断


１　争いのない事実，証拠（甲１ないし４，１０，１１，１２，１３ないし１６，乙４，６，７，８の１及び２，１０，１１，１２〔採用しない部分を除く。〕，１３，１７，２６，３１，原審における証人Ｆ〔採用しない部分を除く。〕及び被控訴人本人〔採用しない部分を除く。〕）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実を認めることができる。
(1)　控訴人は，平成９年６月ころ，Ｄの新築を計画し，知人を介してＦの紹介を受け，同年７月ころ，Ｆに設計・監理を任せることを決めた。被控訴人は，「Ｂ建築事務所」「Ｂ住宅建設」という名称で建築設計業務と建設工事業を行っているが，平成８年ころ，大津市内での建築工事においてＦと知り合い，Ｆが設計した建物を予算内に納めて建築したことがあった。(2)　控訴人は，手持ち資金の限度が２０００万円であることから，Ｆに対し，予算が２０００万円であり，工事代金の増額には応じられないことを告げていた。Ｆは，当初，本件建物を３階総鉄筋コンクリートの打放しとして設計し，平成９年７月，Ｉ建設工業株式会社に見積りを依頼したところ，約３０００万円との見積り結果を得た。そこで，Ｆは，同年８月，被控訴人に対し，予算が２０００万円であること，他社の見積りは約３０００万円であったが，到底受け入れられないものであったことを告げた上，３階総鉄筋コンクリート造として見積りを依頼した。なお，建築確認申請は，２階建ての建物としてされたが，実際には，屋根裏部分（ロフト）がつく３階となる建物となっている。(3)　被控訴人は，３階総鉄筋コンクリート造りとして代金３３５０万円の第１見積り（甲１４）をしたが，Ｆ及び控訴人には提示しなかった。被控訴人は，その後，Ｆから，１階のみ鉄筋コンクリート造・２階及び３階は木造に構造変更するとの連絡を受け，代金２７２９万４０００円とする第２見積り，代金２６９０万１８２０円とする第３見積りをし，見積書（甲１３，１５）をＦに提示した。しかし，Ｆは，被控訴人に対し，控訴人の予算に合わせてほしいと申し入れたため，被控訴人は，Ｆとさらに打合せをして，平成９年１１月末ころ，代金２３６８万５０００円とする第４見積り（乙３１）を出したが，これでもまだ予算に合わず，石工事から大理石面積を減少させ，内装工事から電動式ブラインドを取りやめ，雑工事についても１階の陳列台を変更し，小庇を取りやめて，代金２２６７万４５６０円とする第５見積り（甲１６）を出した。これについても，さらに，被控訴人とＦとの間で交渉をし，Ｆが代金を希望に合わせてくれるなら，建物のレベル，仕上げ材等工事内容を変更してよいと言ったので，被控訴人は，平成９年１２月初め，昀終的に本件請負契約の契約金２１６６万１５００円に減額した。本件請負契約の契約金が決定される際には，Ｆは，被控訴人に対し，建築実施図面は提示していたものの，電気設備，給排水衛生ガス設備，空調換気設備についての設計図面は渡していなかった上，第５見積りからさらに減額する項目や内容について，被控訴人との間においても控訴人との間においても具体的な合意はされなかったし，仕様書も取り交わされず，工事の基準も決められていなかった。(4)　被控訴人は，平成９年１１月初めころ，控訴人との間で，工事請負仮契約を締結し，本件建物の敷地にあった旧建物の取壊しを始め，同年１２月７日，本件請負契約を締結した。この際も，控訴人は，被控訴人に対し，契約金額の増額はできないことを強く念押したが，被控訴人も工事には細かい変更がつきものなので，多少の金額の増減がある旨は述べた。
(5)　Ｆは，本件工事現場に，ほぼ毎日数時間程度来て，監理業務をしていたところ，コンクリートの打放しには，ジャンカや不陸といった不具合が生じた。Ｆは，控訴人から，コンクリートの打放しのできあがりについて不満を聞かされたが，被控訴人に対しては，補修すべきところは補修すればよいとの意向を示し，できあがりが特別ひどいものであるなどとは言っていなかった。被控訴人は，補修はやむを得ないと思っていたが，補修か所に塗装をするのであれば，別途工事代金が加算されるべきであると考えていた。
また，Ｆは，被控訴人がコンクリートと柱の結合部にアンカーボルトを設置するのを見ていたが，これをホールダウン金物に取り替えるよう指示をしたことはなかった。なお，設計図面にもホールダウン金物の設置位置は示されていない。(6)　被控訴人は，契約前にＦから予算に合うように工事をすればよいと言われていたことから，何とか予算内に納めようとし，２階正面の窓枠，トップライト，階段の仕上げ，２階のミニキッチンは，設計図と異なる仕様のものとし，また，物干場の手すりを設置しなかったが，Ｆも平成１０年２月１３日までは特に異を唱えなかった。
また，サイディングについては，設計図にその幅などの指示はなく，Ｆは，単に好みとして９０センチメートル幅を考えていたが，被控訴人は，単価の安い幅４５センチメートルのものを設置した。
電気の配電盤についても，店舗スペースに設置する図面となっており，これについてＦから異議が出された形跡はない。
(7)　控訴人及びＧは，上記(6)の点以外にも，タラップや２階和室のビニールクロス貼り，ロフト奥の天井部分，出窓天板，光庭上部のガラスなどについて不満を抱いていた。
被控訴人は，Ｇに対し，平成１０年１月１７日の上棟式前後から，本件工事をこのまま続ければ，１００万円くらいの赤字となるので，この増額を要求するようになり，また，Ｆを通さないで，各種施工につき，仕様の変更に直接応じてほしいと要求するようになった。
(8)　そこで，控訴人及びＧは，Ｆに対し，工事の内容や被控訴人の態度について不満を述べるようになり，同年２月１３日，被控訴人，Ｆ及びＧが本件工事現場において協議をすることになった。ＦとＧとの間では，とりあえず，工事を止めてもらうように考えていた。


Ｆは，同日午後，被控訴人に対し，これまで被控訴人との間では補修ということで了承していたコンクリートの打放しの不出来について，かなり激しい口調で責め立てたり，アンカーボルトの施工中には特に変更を求めなかったにもかかわらず，ホールダウン金物が設置されていないことなどを厳しく指摘したため，被控訴人は，かっとなってＦを引き倒し，同人を負傷させた。その後，Ｇは，被控訴人に対し，現場の仕事を止めたいのかと問いかけ，Ｆも，被控訴人に対し，「やめたかったらやめてもええぞ」と言ったので，被控訴人は，作業中の大工に聞かれないようにするためＧを屋外に連れ出し，工事代金額の不満を述べつつ，その場で工事の断続について意思を確かめたところ，Ｇもこれ以上被控訴人に工事を続けてもらいたくないとの思いから工事中止を表明した。
(9)　被控訴人は，平成１０年２月１６日，Ｆに契約解除の精算をするため，一時中断した工事を再開しないように申し出た後，出来高を見積り，控訴人及びＦに対し，出来高書（乙６）を送付した。一方，控訴人は，同年３月１０日到達の内容証明郵便により，被控訴人の債務不履行を理由として本件請負契約を解除する旨の意思表示をした。
以上の事実を認めることができ，これに反する乙１２の一部，原審における証人Ｆの供述及び被控訴人本人の供述の各一部は，前掲各証拠に照らして採用できず，また，Ｆは，本件訴訟に至っては被控訴人と利害対立関係にあり，同人作成の乙２８，２９は，自己の不都合を被控訴人に押しつけるものであり，直ちに採用することはできず，他に上記認定を左右するに足りる的確な証拠はない。
２　争点１について
(1)　上記１認定の事実によれば，Ｆは，当初，本件建物を３階総コンクリート造とする設計をしていたが，見積り額が控訴人の希望をはるかに超えるものとなったため，１階のみコンクリート造りとし，２，３階は木造とする混構造として設計し直し，被控訴人に見積りを依頼したこと，被控訴人が混構造を前提に見積もったところ，２７００万円前後となったため，さらにＦと被控訴人との間で打合せをし，平成９年１１月末ころ，２３６８万５０００円とする見積りを作成したこと，この見積り額から石工事，内装工事，雑工事分を減額したが，それでも控訴人の予算に合わず，Ｆは，被控訴人に対し，建物のレベル，仕上げ材等を変更してもよいとして値引きを求め，被控訴人も工事を予算に合わせてもよいということで，値引きに応じ，本件請負契約の契約金２１６６万１５００円が合意されたこと，値引き分については，具体的にどのような項目をどのように減額するかをＦと被控訴人との間で決めないまま，工事着工となったことが認められ，したがって，被控訴人において，ある程度予算に合うように各種仕様を変更できると考えたことも無理からぬところであり，これを被控訴人の債務の不履行であると評価することはできないというべきである。
(2)　控訴人は，被控訴人の数次にわたる見積りが事後に作成されたものであると主張する。
なるほど，見積書（甲３，１３ないし１６，乙３１）相互間には，細かく見れば矛盾と思える点も存在する。しかし，上記１認定の事実によれば，昀終的な見積りが確定するまでには，Ｆの設計図面もすべてが完成していたわけではなかったこと，各見積りは短期間に何度も作成されていること，見積りは，試算という面も否定できないことを併せ考えれば，数次の見積りがされなかったということはできず，控訴人側も大理石を敷設する面積を減少させるなど予算内に納める努力をしたし，被控訴人側も控訴人側が希望する予算内に納めるため，昀終的に減額に応じたものというべきであり，控訴人の上記主張は理由がない。
３　争点２について
(1)　上記１認定の事実及び上記２の判断によれば，コンクリートの打放しにジャンカや不陸が生じたこと，Ｆは，被控訴人に対し，これらについては補修で対応すればよいと言っていたこと，被控訴人は，補修は認めるものの，その上から塗装する場合は別途工事代金が必要になると考えていたこと，Ｆは，被控訴人がホールダウン金物を設置せずに，アンカーボルトを設置していたのを知りながら，これについては特に指示を出していないこと，したがって，被控訴人としては，Ｆもアンカーボルトで了解したものと考えたこと，被控訴人は，Ｆから，予算に合うように工事内容を変更してよいと聞かされ，特に具体的に変更についての合意がなかったことから，２階正面の窓枠，トップライト，階段の仕上げ，２階のミニキッチンについて，控訴人の希望や設計図と異なる仕様のものを設置し，また，物干場の手すりを設置しなかったこと，また，サイディングについては，図面上９０センチメートル幅との指示もなかったことから，被控訴人は，単価の安い４５センチメートル幅のものを設置したこと，電気の配電盤の設置位置は，図面上店舗スペースになっていること，控訴人及びＧは，これら仕様の変更を被控訴人が一方的に進めていると感じて不満を募らせていったこと，そこで，控訴人及びＧは，Ｆと相談し，平成１０年２月１３日，Ｆ，Ｇ及び被控訴人が協議することとなったこと，しかし，協議の冒頭からＦが一方的に被控訴人を難詰したので，被控訴人がＦを引き倒して負傷させたこと，その後，Ｆは，被控訴人に対し，工事を止めたければ止めてもよいと言ったため，被控訴人は，Ｇに対して意思確認をしたところ，Ｇは，被控訴人が工事を止めることに同意したこと，そこで，被控訴人は，大工を引き上げ，以後の工事を中止したことが認められ，結局，本件請負契約は，控訴人と被控訴人の合意に基づき，解約されたものというべきである。
(2)　控訴人は，Ｆがホールダウン金物の不設置を了承したことがないと主張するが，Ｆは，毎日本件工事現場に来て，本件工事の監理業務を行っていたのであり，アンカーボルトの設置を平成１０年２月まで知らなかったということはできないというべきであるし，仮にこれを知らないとすれば，上記監理業務を怠っていたといわざるを得ない。
(3)　控訴人は，Ｇ及びＦは，被控訴人が契約どおりの工事をするよう求めたもので，被控訴人が本件請負契約の履行をしない場合に，債務不履行を理由とする解除をしたものであると主張する。
しかし，上記認定のとおり，被控訴人に債務不履行と評価すべき行為は認められず，また，Ｆ及びＧの合意も，被控訴人が突貫で進める工事をとりあえず止める方向へもっていこうということを申し合わせたにすぎず，債務不履行解除を明確に確認したものでないこと，Ｆ及びＧが被控訴人に対し，平成１０年２月１４日以降，作業を再開するよう要求したことはうかがえないことを併せ考えると，控訴人の上記主張は理由がない。


(4)　原審における被控訴人本人の供述によれば，Ｆが，控訴人に対し，コンクリート打放しについて良い材料を使用したから良いものができあがるというような説明をし，水や，固さ，時間あるいは季節やその日の状態により一様に仕上がらないこともあるなどの不利等を十分に説明していないため，控訴人に不満が生じたことがうかがえる上，被控訴人には，工事を変更してでも予算内に納めるようにといいながら，控訴人にはそのような説明をしたことはうかがえないことなどから，控訴人と被控訴人の間には溝が深まったと考えられる。そして，結局，Ｆがその溝を埋めることができず，控訴人と被控訴人は本件請負契約を合意解約したものであり，被控訴人が一方的に本件工事を放棄したものとはいえない。
４　争点３について
(1)　検甲号各証及び検乙号各証並びに当審における鑑定の結果によれば，出来高については以下のとおりであると認められる（いずれも消費税を含まず）。ア　仮設工事費　　　　　　　　　　　　　　　４１万６７１４円被控訴人は，整理清掃費用，発生素材処分費用は，実費とすべきであると主張するが，工事中断以後も工事完了まで発生するものであるから，工事中断日までの工事進捗状況の割合によって算出すべきである。イ　土工事費　　　　　　　　　　　　　　　　９５万３５００円ウ　地盤完了工事費　　　　　　　　　　　　　６５万７９００円エ　コンクリート・型枠工事費　　　　　　　３７６万７０００円オ　鉄筋工事　　　　　　　　　　　　　　　１０８万５０００円カ　防水・コーキング工事費　　　　　　　　　　７万３０７９円キ　石工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０円ク　木工事　　　　　　　　　              ２８０万７５４９円①　構造材のうち，構造用金物は，設計図（乙１７）にホールダウン金物との指定がされているが，実際には，アンカーボルトしか敷設されなかったこと，筋交い金物は，設置されているところもあり，５０％の出来高とみるのが相当である。
被控訴人は，筋交い金物を増やしたというが，これを認めるに足りる的確な証拠はない。
その他の構造材の出来高は，１００％とみるのが相当である。②　造作材については，工事の進捗状況から見て，２階及びロフト階は６０％，１階については１０％と見るのが相当である。
控訴人は，本件請負契約の見積金額からＨ建設の未納分を差し引いた２１万５１４０円が相当であると主張するが，Ｈ建設の算出した未納分は，続行工事であることから割高になる可能性も否定できないこと，既に施工された分や搬入された分もあることから，差引で算出するのが相当であるとはいえない。また，被控訴人は，工事中断日に，Ｆ立ち会いのもと，すべての造作材を搬入したとするが，これを認めるに足りる的確な証拠はない。③　床については，フローリング材が搬入されていること，しな合板が貼られていることから出来高は６４％と認められる。また，外壁については，貼上げ面積１３０．４６平方メートルのうち，８．３６平方メートルが未完であり，すかし目地のコーキングが未完であるから出来高は８５％と認められる。被控訴人は，いずれも完了しているとするが，上記のとおりである。④　大工手間については，各階の出来高を面積比で割り出すと，全体として３０％と認められる。
控訴人は，本件請負契約の見積金額からＨ建設の請求金額を差し引いた差額が大工手間の出来高であると主張するが，上記のとおり，Ｈ建設の請求額は，続行工事であることから割高になっている可能性を否定できず，また，本来予定していた工事以外の分が含まれている可能性も否定できず，差引算出が相当であるとはいえない。
被控訴人は，出来高が６０％であるとするが，被控訴人の主張するサッシュ取り付けは，金属建具の項目で計上されており，また，加工場での木材加工は，構造材の項目で計上されていると考えられる。
⑤　外部面格子の出来高は，５０％と認められる。
ケ　屋根工事費　　　　　　　　　　　　　　　５２万４１０９円コ　金属製建具工事費                      １１６万３４３０円控訴人は，搬入取付費として，設置すべき箇所が１８か所あるのに，完了しているのは７か所であるとし，１台９０００円として６万３０００円であると主張する。しかし，搬入取付費の根拠が明らかでなく，上記主張は採用できない。被控訴人は，網戸が見積り落ちとなっているとするが，乙１７のうちの建具表からみて網戸の必要箇所は１３か所であり，網戸の納入があった物の取付けがされていないから，取付費用は減額となる。
サ　左官工事費                              １５万１１３２円控訴人は，木コン穴埋め補修の出来高が８万６０００円であると主張するが，気泡跡までは補修しないのが一般的であり，ジャンカ部分の補修をすればよく，出来高は５０％であると認められる。


シ　吹付塗装工事費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０円ス　木製建具工事費                                      ０円セ　ガラス工事費                            １９万２６２４円被控訴人は，出来高は２９万８７３５円であるとするが，ガラス施工搬入は，ガラスの未施工部分との按分割合によれば５２．２％となるから，被控訴人主張の出来高には達しない。なお，チオコールは未施工である。ソ　内装工事費　　　　　　　　　                        ０円タ　雑工事費　　　　　　　　　　　　　　　　１４万９０００円チ　電気・換気設備工事費　　　　　　　　　　３５万０１７１円控訴人は，電話用の本線も建物の中に入っていないことやＨ建設の実際の工事費用からみて，出来高は１０万円であると主張し，被控訴人は，８５万４０００円であるという。Ｈ建設の工事費用をそのまま被控訴人の出来高算出に用いることができないのは，上記のとおりであるし，テレビ用受口配線工事及びエアコン４台については内訳明細書にも記載がない上，値引きによりどのような変更がされたのかも不明であり，被控訴人主張の出来高を認めるに足りる的確な証拠もない。ツ　給排水衛生ガス設備工事費                ２６万８９１７円控訴人は，Ｈ建設の見積りや配線，配管が初期の第１次的なものしか行われていないから５万円を超えるものではないと主張し，被控訴人は，出来高は８２万６８００円であるという。しかし，Ｈ建設の見積りをそのまま被控訴人の出来高算出に用いることができないのは，上記のとおりであるし，値引き分によりどのような変更がされたかは不明であるが，値引き分を按分して考慮すれば，上記のとおりとなる。
テ　ボーリング工事費　　　　　　　　　　　　１５万００００円ト　解体費                                  ６８万７０００円ナ　諸経費                                  ８２万５０００円控訴人は，工事の進捗度合いに応じて算出すべきであると主張するが，工事期間に対する日割り計算として算出したものである。ニ　値引き分                              １２８万２４０５円アないしナの出来高を当初の見積り額との按分で算出した。(2)　上記アないしナを加算し，値引き分を控除して合計すると，被控訴人の出来高は，消費税別で１２９３万９７２０円（税込みで１３５８万６７０６円）となる。
５　争点４について
(1)　被控訴人が控訴人から１４４４万１０００円を受け取ったことは当事者間に争いがないところ，上記４のとおり，被控訴人の工事の出来高は消費税込みで１３５８万６７０６円となるから，８５万４２９４円が過払分であり，被控訴人は，同額について返還義務を負う。
(2)　本件請負契約は，上記３のとおり，合意解約されたものであるから，足場等を設置していた下請業者に別途追加で支払った費用やＨ建設に続行工事を依頼したことで結果的に増加した工事代金等や慰謝料，弁護士費用を被控訴人に請求することはできない。
(3)　なお，被控訴人の施工したコンクリート打放し工事には，ジャンカ，不陸等の瑕疵が認められるから，注文主は，瑕疵の修補に代えて直ちに修補に変わる損害賠償を請求することもできるが，これらが本件請負契約の債務不履行であるとはいえない。そして，ジャンカ，不陸等の瑕疵修補に要した費用は，乙１９及び原審における証人Ｆの供述によれば，２７万５１８５円であることが認められるけれども，控訴人は，予備的請求について，不当利得返還請求権を主張するのみで，瑕疵修補に代わる損害賠償を求めていない（控訴人の２０００年１２月６日付け準備書面，原審における２０００年２月８日付け準備書面）。(4)　被控訴人が，ホールダウン金物を使用しなかったことは，上記１認定のとおりであるが，上記３のとおり，これは，被控訴人の債務不履行と評価することはできず，むしろ，Ｆの控訴人に対する関係における債務不履行と評価すべきものである。したがって，控訴人は，被控訴人に対し，Ｌ型プレートによる補強に要した費用を請求することはできない。
(5)　また，サイディングについて，４５センチメートル幅では９０センチメートル幅のものに比べて，機能的に劣るという証拠はなく，むしろ，Ｆの好みというにすぎないものであるから，瑕疵であるとか債務不履行であるとはいえない。
６　結論
以上のとおりであって，被控訴人の本訴請求は理由がなく，これを棄却すべきであり，債務不履行を理由とする控訴人の反訴主位的請求は理由がないが，工事代金の過払金８５万４２９４円の支払を求める限度で，反訴予備的請求は理由があるから，これを認容し，その余は理由がないから棄却すべきである。よって，これと結論を異にする原判決を上記のとおり変更することとし，主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第１１民事部
裁判長裁判官　　　見　　　満　　　正　　　治
裁判官　　　辻　　　本　　　利　　　雄
裁判官　　　下　　　村　　　眞　　　美


主文
１　原判決を取り消す。
２　被控訴人は，控訴人に対し，金２０５万９０７２円及び内金１９２万４１５０円に対する平成１１年８月１日から，内金１３万４９２２円に対する平成１３年９月５日から，それぞれ支払済みまで年６分の割合による各金員を支払え。３　訴訟費用は，第１，２審を通じて，被控訴人の負担とする。４　この判決は，第２項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　控訴人（控訴の趣旨）
主文同旨（ただし，仮執行宣言は，主文第２項及び第３項につき求めた。）
２　被控訴人
(1)　本件控訴を棄却する。
(2)　控訴費用は控訴人の負担とする。
第２　事案の概要
１　本件は，割賦購入の斡旋等を業とする控訴人（原審原告）が，加盟店である被控訴人（原審被告）に対し，被控訴人が控訴人のオートローン（立替払契約）を利用して行った自動車の売買契約は不成立または無効であると主張して，「オートローン制度取扱に関する協定書」に基づいて，損害賠償金（違約金）の支払を求めている事案である。
原審において，控訴人は，オートローンの残債務に相当する１９２万４１５０円及びこれに対する平成１１年８月１日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員の支払を求めたが，原判決は，控訴人の請求を棄却した。そこで，これを不服とする控訴人が本件控訴に及んだ。控訴人は，当審における訴え変更の申立書により，原審で請求していた金額に販売促進費相当額である１３万４９２２円を加算し，さらに，附帯請求についても商事法定利率年６分の割合による金員を求めて，請求の趣旨を拡張し，主文第２項のとおりの金員の支払を求めた。
２　前提となる事実
(1)　控訴人は，割賦購入の斡旋等を業とする株式会社である（当事者間に争いのない事実）。
(2)　被控訴人は，自動車及びその部品の買入，販売，修理加工業務等を業とする株式会社である（当事者間に争いのない事実）。
(3)　平成４年３月１１日，被控訴人は，控訴人との間で，「オートローン制度取扱に関する協定書」（以下，「本件協定書」という。）を締結して，控訴人の加盟店となった（当事者間に争いのない事実，甲１号証）。
(4)　本件協定書の第８条には，次のような条項がある（甲１号証）。「　乙（控訴人を指す。）は，次の各号の１つに該当する場合は，甲（被控訴人を指す。）に対する精算金（立替払金額または融資金額を指す。）・販売促進費の支払義務を免れることができる。なお，この場合において乙より既に当該精算金の支払がなされているときは，甲は，丙（オートローン契約を締結した顧客を指す。）が乙に対して支払うべき金員に見合う額を，販売促進費の支払がなされているときはその金額を加算して直ちに乙に支払うものとする。①　売買契約が成立していないとき，無効であるときまたは取消しうると　き。②　以下省略　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」(5)　平成８年３月１３日，控訴人は，同日付けのロータスニューオートローン契約書（甲２号証）に基づき，Ａとの間で，後記(6)の売買契約を前提として，売買代金のうち３７０万円（頭金とされている５２５万６０００円を控除した残金）を控訴人がＡに代わって被控訴人に立替払をし，Ａは同立替払金額に分割手数料７４万８５１０円を加算した４４４万８５１０円を次のとおり分割して控訴人に支払う旨の立替払契約（以下「本件立替払契約」という。）を締結し，これと同時に，Ｂは，同日，Ａの本件立替払契約上の債務につき連帯保証した（甲２号証，当事者間に争いのない事実）。
ア　支払回数　　　６０回
イ　支払期間　　　平成８年４月から平成１３年３月まで
ウ　支払日　　　　毎月２７日
エ　分割支払金　　第１回目７万６６１０円，第２回目以降７万４１００円(6)　平成８年３月１３日付けのロータスニューオートローン契約書（甲２号証）には，被控訴人がＡに対し，メルセデスベンツ６００ＳＥＬ（型式Ｗ１４０，９３年式，以下「本件ベンツ」という。）を代金８９５万６０００円（うち頭金５２５万６０００円）で売却するとの売買契約（以下，この内容の売買契約を「本件売買契約」という。）についての記載がある（甲２号証，なお，本件売買契約が成立したか否かについては，後記のとおり争いがある。）。
(7)　平成８年３月１８日，控訴人は，被控訴人に対し，本件売買契約に関する販売促進費として，１３万４９２２円を支払った（甲７号証，原審における証人Ｃの証言）。
(8)　Ａは，(5)の分割金について，平成１１年１月分までの分と２月分の一部（２４５０円）を支払ったが，その後支払をしておらず，未払の分割金は，合計で１９２万４１５０円となる（甲３号証，弁論の全趣旨）。
第３　当事者双方の主張
１　控訴人（請求原因）
(1)（本件売買契約の不成立）
ロータスニューオートローン契約書（甲２号証）には，本件ベンツの売買代金は８９５万６０００円であり，頭金は５２５万６０００円の支払がなされている旨が記載されている。


しかしながら，被控訴人は，未だ頭金の支払を受けていないと主張するとともに，被控訴人代表者も，「頭金は受領していない。」と述べている。また，本件ベンツは，株式会社ケー・エス・アール（以下「ケー・エス・アール」という。）からＤに，Ｄから被控訴人にそれぞれ売却された後，被控訴人からＡに売却された形をとっているが，ケー・エス・アールからＤへの売買代金は３６０万円，Ｄから被控訴人への売買代金は３６７万７４６１円とされており，これらの価格と比較すると，８９５万６０００円という売買代金は，不自然に高額に過ぎ，仮に被控訴人とＡとの間で本件ベンツの売買契約が存在したとしても，代金額を８９５万６０００円とする合意（頭金を５２５万６０００円とする合意）は存在しない。その契約は，本件立替払契約の前提となっている売買契約（売買代金を８９５万６０００円とし，頭金を５２５万６０００円とする契約）とは明らかに異なる売買契約（売買代金３７０万円とし，頭金をゼロとする契約）である。
立替払契約締結の与信審査に際し，頭金の金額が大きければ大きいほど，その顧客は信用が高いと評価できるのであって，頭金の存在及びその金額の大小は，立替払契約締結の与信審査を行う控訴人にとって，極めて重要な意味を持つ。
したがって，被控訴人とＡとの間で本件ベンツの売買契約が存在したとしても，それは，売買契約の重要な要素である代金額の著しく異なる契約であり，上記のような代金額の差は，売買契約の同一性を喪失させるに十分な差異であるから，本件売買契約は不成立であるというべきである。
(2)（本件売買契約の無効）
①　被控訴人とＡとの間で締結された本件売買契約は，当事者がいずれも真実は本件ベンツを売買する意思がないにもかかわらず，控訴人のオートローンを利用することを目的として，その意思があるかのように仮装されたものにすぎず，通謀虚偽表示により無効である（民法９４条１項）。その理由は次のとおりである。
②　被控訴人代表者は，「頭金は受けとっていない。被控訴人としてはローンだけのつもりでいましたから，頭金をＤが受け取り，手数料は被控訴人がもらう形でした。」「被控訴人としては，ローンを使うために名義を貸して，手数料が少し入ってくる感覚でした。」と述べ，本件売買契約が控訴人のローンを利用するためのみの通謀虚偽表示であることを認めている。また，Ａの代理人を自称するＤも，「被控訴人は，ローンを組むために名前を貸すだけで，それを目的として販売方法をとっただけです。」と述べ，本件売買契約が通謀虚偽表示であることを認めている。
③　Ａが真に本件ベンツを買い受けたのであれば，本件ベンツにつきＡへの所有名義登録がなされるのが自然であるにもかかわらず，Ａ名義の所有者登録はなされていない。このことは，本件売買契約が被控訴人とＡとの通謀虚偽表示によるものであることを強く推認させる。
④　本件売買契約を証する書面は，ロータスニューオートローン契約書（甲２号証）しか存在しないが，同契約書は，被控訴人代表者がＤから受領したときは既にほとんど完成した状態であった。そして，本件ベンツの売買代金も，売主であるはずの被控訴人ではなく，ケイ・エス・アールの代表者であるＢの指示で決定されている。さらに，本件ベンツは，被控訴人からＡに直接，引渡しがなされてはいない。以上の事実からも，本件売買契約が通謀虚偽表示によるものであることは明らかである。
(3)　よって，本件売買契約は不成立または無効であるから，控訴人は，被控訴人に対し，本件協定書の第８条に基づき，違約金として，Ａが控訴人に支払うべき残債務金１９２万４１５０円と販売費促進費１３万４９２２円との合計金２０５万９０７２円及び内金１９２万４１５０円に対する平成１１年８月１日（訴状送達の日の翌日）から，内金１３万４９２２円に対する平成１３年９月５日（訴え変更の申立書の送達の日の翌日）から，それぞれ支払済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払を求める。
２　被控訴人（請求原因に対する認否及び反論）
(1)　本件売買契約が不成立との主張は争う。
本件売買契約は，約定どおりの内容で成立している。
被控訴人は，売買契約の同一性を偽ってはいない。
控訴人は，契約書作成の段階で頭金の授受がない点を問題にしているが，頭金は，本来，契約書作成の段階ではなく，自動車の授受の段階で交付されればよいはずである。
そして，頭金５２５万６０００円は，本来であれば，被控訴人がＡから受けとって，それを仕入れ代金としてＤに支払うべきであるが，本件では途中を省略して，ＤがＡから受け取って，同時に被控訴人のＤに対する仕入れ代金に充当される段取りが組まれていたものである。
被控訴人としては，この頭金の授受が実際になされると信じていたが，当初の予定に反して，Ａが頭金の支払に応じなかったため，頭金不払の事態が生じたものである。
また，本件ベンツの販売代金（諸費用と消費税を除く金額）は，８２０万円であるが，オートガイド自動車価格月報によれば，本件ベンツと同型の自動車の平均販売価格は８９０万円とされており，これと比較しても控えめな金額であるから，控訴人が主張するように過大な金額であるとは到底いえない。(2)　本件売買契約が通謀虚偽表示により無効であるとの主張は争う。本件売買契約は，約定どおりの内容で有効に成立しており，車両の引渡しも現実に行われている。
第４　当裁判所の判断
１　本件ベンツの売買の経緯等について検討すると，証拠によれば，以下の各事実が認められる（末尾のかっこ内は，裏付けとなる証拠等を示す。）。(1)　ケイ・エス・アールは，自動車の販売及び修理を業とする株式会社であるが，平成７年終わりか平成８年初めころ，アローモータース株式会社から本件ベンツを購入した。
（甲１４号証の１，２，原審における証人Ｂの証言）
(2)　平成８年ころ，ケイ・エス・アールは，資金繰りに窮していた。他方，ケイ・エス・アールの代表者Ｂは，雑誌の出版等を業とする株式会社ユーピークリエーツ（以下「ユーピークリエーツ」という。）ないしその代表者Ａに対し，従前から手形貸付けなどをして資金を貸し付けていた。なお，ユーピークリエーツも，平成８年初めころには，経営が悪化しており，平成８年１０月ころには手形不渡りを出して，事実上倒産した。


（原審における証人Ｂ，同Ｃの各証言，弁論の全趣旨）(3)　Ｄは，カーサービス北陸という屋号で自動車の買取りや卸販売を行っていたが，平成８年３月ころ，ケイ・エス・アールの代表者Ｂから，「ケイ・エス・アールからＡに本件ベンツをローンを組んで売りたいが，それには保証人を付ける必要がある。Ｂが保証人となる予定であるが，ケイ・エス・アールが利用しているローン会社（日本信販）では，売主の代表者のＢ自身が保証人となることはできない。したがって，ケイ・エス・アールがＡに本件ベンツを販売することはできないので，Ｄがケイ・エス・アールに代わってＡに本件ベンツを販売してほしい。３７０万円でローンを組んでほしい。」との依頼を受けた。しかしながら，Ｄ（カーサービス北陸）は，ローンの取扱いをしていなかったため，Ｂに対し，その旨を伝えた。そこで，Ｂは，Ｄと協議して，ケイ・エス・アールが本件ベンツをＤに売り，さらに，Ｄが本件ベンツを被控訴人に売ったことにして，被控訴人が控訴人のローンを利用して，本件ベンツをＡに売却するという方法を計画した。そのように被控訴人を介在させることとしたのは，被控訴人においては，控訴人のローンを取り扱っており，従来から，Ｄは，自動車を購入する客がローンを組む必要がある場合，それを可能にするためにＤから被控訴人に当該自動車を売却し，控訴人のローンを組んで被控訴人からＤの客に対して当該自動車を売却するという方法をとっていたためである。
（乙６号証，７号証，原審における証人Ｄ及び同Ｂの各証言，弁論の全趣旨）(4)　その後，Ｄは，被控訴人代表者に対し，「Ｄの客であるＡに対しローンを組んで，本件ベンツを売却したい。Ｄから被控訴人に本件ベンツを売却して，被控訴人が控訴人のローンを組んでＡに本件ベンツを売却する方法をとってほしい。」と依頼し，被控訴人代表者もこれを了承した。
（乙６号証，７号証，原審における証人Ｄの証言及び被控訴人代表者尋問の結果）
(5)　そこで，被控訴人代表者は，Ｄに対し，ロータスニューオートローン契約書の用紙（未記入のもの）を交付し，Ｄは，同用紙をＢに交付した。その後，Ｂは，３７０万円という金額のローンを組みたいので，本件ベンツの代金は８２０万円としたいとの希望をＤに述べて，本件ベンツの販売支払条件について，①商品（車輌本体）代金と④現金価格計（①＋②＋③）の各欄に「８２０００００」，⑤諸費用の欄に「５１００００」，⑥消費税額合計の欄に「２４６０００」，⑦現金価格合計（④＋⑤＋⑥）の欄に「８９５６０００」，⑧現金（頭金）と⑩計（⑧＋⑨）の各欄に「５２５６０００」，⑪残金（⑦－⑩）の欄に「￥３７０００００」と，同用紙に金額を自ら記入した。そして，同用紙の契約者（本件立替払契約の契約当事者であり，本件ベンツの購入者）の欄にＡが，連帯保証人（本件立替払契約に基づくＡの債務についての連帯保証人）の欄にＢがそれぞれ署名押印した。その後，Ｄは，被控訴人代表者に対し，本件ベンツの代金を８２０万円とし，ローンの金額は３７０万円にしてほしいとのＢの希望を伝えた上で，ロータスニューオートローン契約書の用紙を返戻した。そして，被控訴人代表者において，本件ベンツの販売支払条件について，⑫分割払手数料の欄に「７４８５１０」，⑬分割支払金合計（⑪＋⑫）の欄に「４４４８５１０」と，同用紙に金額を記入して，本件ベンツに関するロータスニューオートローン契約書（甲２号証，以下「本件契約書」という。）が完成した。（甲２号証，原審における証人Ｄ及び同Ｂの各証言及び被控訴人代表者尋問の結果）
(6)　被控訴人は，本件契約書を控訴人に提出して，立替払契約の申し込みをした。控訴人の担当者は，Ａ及び被控訴人に対して，電話でそれぞれ契約内容の確認（与信調査）をした。その際，被控訴人代表者は，「頭金は現金である」との趣旨の回答をした。その後，控訴人は，上記申し込みを了解して，本件立替払契約が成立した。
（甲２号証，８号証，乙７号証，原審における証人Ｃの証言及び被控訴人代表者尋問の結果，弁論の全趣旨）
(7)　平成８年３月１８日，本件立替払契約に基づいて，控訴人から被控訴人にローン金額３７０万円と販売促進費１３万４９２２円の合計３８３万４９２２円が支払われた。翌３月１９日，被控訴人は，Ｄに対し，本件ベンツの売買代金として３７６万７４６１円を支払い，その後，Ｄは，Ｂに対し，本件ベンツの売買代金として３６０万円を支払った。この結果，被控訴人は，３８３万４９２２円（ローン金額３７０万円と販売促進費１３万４９２２円の合計）から，Ｄに対し支払った３７６万７４６１円を控除した差額である６万７４６１円（これは，販売促進費の１３万４９２２円の２分の１に相当する金額である。）の利益を得，また，Ｄも，被控訴人から受け取った３７６万７４６１円から，Ｂに支払った３６０万円を控除した差額である１６万７４６１円の利益を得た。
（甲７号証，乙１号証，６号証，７号証，原審における証人Ｄ，同Ｂ並びに同Ｃの各証言及び被控訴人代表者尋問の結果）
(8)　本件売買契約においては，本件ベンツの売買代金（諸費用と消費税を含んだ金額）は８９５万６０００円とされ，その頭金は５２５万６０００円とされているが，実際には，Ａが頭金５２５万６０００円を支払ったことはなかった。（原審における証人Ｂの証言及び被控訴人代表者尋問の結果，弁論の全趣旨）(9)　Ｄは，本件売買契約及び本件立替払契約にあたって，被控訴人に対しＡ及びＢを紹介したのであるが，Ｄとしても，本件売買契約につき，「被控訴人は，ローンを組むために名前を貸しただけである。」との認識を有していた。
（原審における証人Ｄの証言）


(10)　ケイ・エス・アール（代表者Ｂ）は，本件ベンツについて，平成８年４月８日，所有者をケイ・エス・アールとする移転登録手続をし，その後，本件ベンツを株式会社関西自動車（以下「関西自動車」という。）に売却した。そして，平成８年６月２１日，本件ベンツについて，所有者を関西自動車とする移転登録がなされた。本件ベンツについては，Ａの所有名義に移転登録がされることは一切なかった。
（甲１４号証の１，２，原審における証人Ｂの証言）
(11)　なお，平成８年４月ころ，被控訴人は，控訴人から本件ベンツの自動車検査証の写しを提出するよう指示され，Ｄを介して，Ｂに対し，本件ベンツの名義変更を早く行うよう依頼した。これを受けたＢは，本件ベンツの自動車検査証（所有者がケイ・エス・アールとなっていたもの）を利用して，同検査証の所有者の氏名又は名称欄及び所有者の住所欄にそれぞれＡの氏名と住所を印刷したものを貼り付けてこれを複写し，平成８年４月８日に本件ベンツの所有者がＡに移転した旨の偽造の自動車検査証の写しを作成して，これをＤを通じて被控訴人に提出した。そして，被控訴人は，これを控訴人に提出した。
（甲６号証，乙５号証ないし７号証，原審における証人Ｄ及び同Ｂの各証言及び被控訴人代表者尋問の結果，弁論の全趣旨）
２　以上の各事実が認められ，他に，上記認定を覆すに足る証拠はない。ところで，被控訴人は，本件売買契約において，車両の引渡しも現実に行われている旨主張する。そして，原審において，証人Ｄは，「Ｄは，ケイ・エス・アールから本件ベンツの引渡しを受けて，２，３日本件ベンツに乗車した後，実際に，被控訴人の事務所に本件ベンツを持っていった。その後，契約書ができてから，Ｄは，本件ベンツを引き取って，Ｂに本件ベンツを引き渡した。」と証言し，被控訴人代表者も，「本件ベンツは，現実にＤから引き渡しを受けて，被控訴人の駐車場に置いてあった。契約が成立してから，Ｄに本件ベンツを引き渡した。」と供述する。しかし，実際に本件ベンツが被控訴人に納車され，その後，被控訴人がＤに本件ベンツを引き渡したこと等を裏付けるに足る客観的な証拠はないから，証人Ｄの上記証言や被控訴人代表者の上記供述は直ちに信用できず，被控訴人の上記主張も採用できない。
３　以上によれば，本件においては，①　本件ベンツの所有者であり，もともとの売主とされるケイ・エス・アールの代表者であるＢが，本件立替払契約に関して，Ａ（本件ベンツの買主）の連帯保証人となっていること，②　本件ベンツの頭金とされる５２５万６０００円については，実際に授受された形跡がないこと，③　本件売買契約の当事者ではないＢが，３７０万円という金額のローンを組みたいために，本件ベンツの代金を８２０万円と決定し，本件契約書にもその旨の金額を自ら記入しており，本件売買契約の売主である被控訴人は，代金や頭金の額の決定に全く関与していないこと，④　本件ベンツは，本件売買契約の後に，ケイ・エス・アールから第三者（関西自動車）に対し売却されて，その旨の移転登録がなされ，結局のところ，本件売買契約の買主であるＡの所有名義になっていないこと，⑤　被控訴人代表者は，控訴人からの契約内容の確認（与信調査）に対して，頭金５２５万６０００円を授受していないにもかかわらず，「頭金は現金である」との趣旨の回答をしていること等，通常の取引事例とは異なる極めて不自然な事実のあることが認められる。さらに，これらの事実に加えて，⑥　平成８年ころ，ケイ・エス・アールは資金繰りに窮していたこと，⑦　ケイ・エス・アールの代表者Ｂは，ユーピークリエーツないしその代表者Ａに対し，従前から手形貸付けなどをして資金を貸し付けていたこと，⑧　しかしながら，ユーピークリエーツも，平成８年初めころには，経営が悪化していたこと，等の諸事実を併せて総合すると，本件立替払契約（オートローン）は，ケイ・エス・アールの代表者Ｂが資金繰りに困って，資金を得るために仕組んだものであると推認される。したがって，本件売買契約は，控訴人から資金を得る手段として，被控訴人とＡとの間で形式上仕組まれたものであって，通謀虚偽表示により無効であると認められる。
このことは，被控訴人代表者自身，原審の尋問で，「被控訴人としては，ローンを使うために名義を貸して，手数料が少し入ってくる感覚でした。」と供述していることからも裏付けられるところである。
４　なお，証人Ｄ及び被控訴人代表者は，原審において，「Ｄが，Ｄの客に販売する際に，控訴人のローンを利用するにはどうしたらよいかとＣに尋ねたところ，Ｃは，Ｄが被控訴人に対し自動車を売り，被控訴人の客として設定する形であれば，控訴人のローンを利用してよい旨の回答をしており，そのような販売方法を了解していた。」との趣旨の証言ないし供述をしている。
しかしながら，証拠（原審における証人Ｃの証言）によれば，Ｃは，平成８年３月か４月から，被控訴人の担当者になったことが認められるから，上記の証言ないし供述は直ちに採用できない。また，仮に，上記の証言ないし供述が真実であるとしても（あるいは，上記の証言ないし供述が，Ｃの前任の控訴人担当者がそのような了解をしていたとの趣旨であると理解するとしても），控訴人担当者が仮装の売買契約を許容していたと認めるのは困難であるから，いずれにしても，控訴人の本訴請求を妨げる事情になるものではない。
５　結論
以上によれば，本件売買契約は無効（民法９４条１項）であるから，その余の点につき判断するまでもなく，被控訴人は，控訴人に対し，本件協定書の第８条に基づき，違約金として，本件立替払契約上のＡの残債務金１９２万４１５０円と販売促進費１３万４９２２円との合計金２０５万９０７２円及び内金１９２万４１５０円に対する平成１１年８月１日（訴状送達の日の翌日）から，内金１３万４９２２円に対する平成１３年９月５日（訴え変更の申立書の送達の日の翌日）から，それぞれ支払済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金を支払う義務がある。よって，控訴人の請求を棄却した原判決は相当でないから，これを取り消した上で，控訴人の本訴請求を認容することとし，主文のとおり判決する。
名古屋高等裁判所金沢支部第１部
裁判長裁判官　　　　川崎和夫
裁判官        源　孝治


平成１４年（行ケ）第５３３号　特許取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日　平成１６年４月６日
判　　　　　　　　　　決
原　　　　　　　告　　　　トムソン・エス・アー
訴訟代理人弁理士　　　　　川口　義雄
同　　　　　　　　　　　　井上　満
被　　　　　　　告　　　　特許庁長官　今井康夫
指定代理人　　　　　　　　相馬　多美子
同　　　　　　　　　　　　麻野　耕一
同　　　　　　　　　　　　高橋　泰史
同　　　　　　　　　　　　涌井　幸一
主　　　　　　　　　　　文
１　特許庁が異議２０００－７０６３９号事件について平成１４年５月３１日にした決定を取り消す。
２　訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
主文と同旨
２　被告
(1)原告の請求を棄却する。
(2)訴訟費用は原告の負担とする。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯等
(1)原告は，発明の名称を「記録媒体の光学読取装置」とする特許第２９３５４１８号の特許（１９８６年４月１１日フランスにおいてした出願に基づくパリ条約による優先権を主張して，昭和６２年３月３１日出願，平成１１年６月４日設定登録。以下「本件特許」といい，その発明を「本件発明」という。発明の数は１である。登録時の請求項の数は２４であり，後記本件第１訂正により１８となった。）の特許権者である。
平成１２年２月１４日及び同月１６日，本件特許に対し，特許異議の申立てがなされた。特許庁は，これを異議２０００－７０６３９号事件として審理した。原告は，同審理の過程で，平成１４年４月１９日付けで本件特許の出願の願書に添付された明細書（以下，願書に添付された図面を併せて「本件明細書」という。甲第２号証は，登録時におけるその内容を示す特許公報である。）の訂正の請求をした。特許庁は，平成１４年５月３１日，この訂正（以下「本件第１訂正」という。）を認めた上で，「特許第２９３５４１８号の発明の数１（請求項１ないし１８）に係る特許を取り消す。」との決定をし，同年６月２４日に，その謄本を原告に送達した。出訴期間として９０日が付加された。
(2)訂正審決の確定
原告は，本訴係属中，平成１５年１月１５日付けで，本件明細書につき，特許請求の範囲の訂正を含む訂正の審判を請求した。特許庁は，これを訂正２００３－３９００５号事件として審理し，その結果，平成１５年２月１９日に上記訂正（以下「本件第２訂正」という。）をすることを認める旨の審決（以下「本件訂正審決」という。）をし，これが確定した。
２　２度にわたる訂正の前後における特許請求の範囲
(1)本件第１訂正前の本件特許の特許請求の範囲（甲第２号証・特許公報記載のもの）
①　請求項１
トラック追従操作及び／又は焦点合わせ調整動作を可能にするために平
坦な記録媒体を光学的に読取る装置であって，
読取ビーム（Ｆ１，Ｆ２，Ｆ３，Ｆ４）を放射するレーザ源(1)と，少なくとも第１及び第２の光検出デバイス（６，７）と，前記レーザ源と記録媒体を受容するように構成された読取ゾーンとの間に配置されており，該読取ゾーンに読取ビームを放射し，戻って来る検出ビームを受け取り，該受け取った検出ビームを前記光検出デバイスに向けて送るビーム分離
器（２）と，
前記ビーム分離器と前記読取ゾーンとの間に配置された集束デバイス
（４）とを備え，
前記光検出デバイス（６．７）は，前記レーザ源から放射される読取ビームの伝搬方向（ＹＹ’）に垂直な平面上に該レーザ源の両側に該レーザ源に近接して配置されており，前記第１及び第２の光検出デバイスは，記録媒体の平面に関し共役でない同一の面，即ち同一の非焦点面に配置され，前記ビーム分離器は，前記光検出デバイスに同じ強度の回折ビームを提供する位相格子からなることを特徴とする記録媒体の光学読取装置。
②　請求項２
前記二つの光検出デバイスは同じチップ（１６）に集積されている請求項１に記載の装置。
③　請求項３
前記レーザ源（１）は，前記光検出デバイスと実質的に同一平面に配置されている請求項１又は２に記載の装置。
④　請求項４
前記第１の光検出デバイス（６）はトラック追従操作を可能にし，前記第２の光検出デバイス（７）は読取ゾーン上での読取ビームの集束を可能にする請求項１から３のいずれか一項に記載の装置。
⑤　請求項５
記録されたトラックがある方向（ＸＸ’）に移動し，前記光検出デバイス（６，７）が，ディスク上の情報の移動の方向に平行に配置される請求項１から４のいずれか一項に記載の装置。
⑥　請求項６
前記レーザ源の出力を調整すべく，前記二つの光検出デバイスの間に配置された中央光検出デバイスを有する請求項１から５のいずれか一項に記載の装置。
⑦　請求項７
前記光検出デバイスが記録されたトラックの読取を実行するために使用される請求項１から６のいずれか一項に記載の装置。
⑧　請求項８
前記レーザ源に向かう前記位相格子のゼロ次の回折を減少させる手段を備える請求項１から７のいずれか一項に記載の装置。


⑨　請求項９
前記ゼロ次の回折を減少させる手段が１／４波長板を有する請求項８に記載の装置。
⑩　請求項１０
前記１／４波長板が前記分離器と前記読取ゾーンとの間に配置される請求項９に記載の装置。
⑪　請求項１１
前記透明プレート（２３）がガラス又はポリマー材料から作られる請求項１から１０のいずれか一項に記載の装置。
⑫　請求項１２
前記位相格子が，周囲の屈折率とは異なる屈折率（ｎ）を有しており，溝のネットワークを備える透明プレートからなる請求項１から１１のいずれか一項に記載の装置。
⑬　請求項１３
前記溝の深さ（ｅ）が前記レーザ源（１）の放射波長に比例し，且つ剛性の透明プレートと周囲の屈折率の差に反比例する請求項１２に記載の装置。
⑭　請求項１４
前記溝（２０）が平行な直線状である請求項１２又は１３に記載の装置。
⑮　請求項１５
前記溝（２０）が曲線状である請求項１２，１３，又は１４のいずれか一項に記載の装置。
⑯　請求項１６
前記溝が同心円の一部である請求項１５に記載の装置。
⑰　請求項１７
前記溝が同心楕円の一部である請求項１５に記載の装置。
⑱　請求項１８
前記位相格子（２０）が平面である請求項１から１７のいずれか一項に記載の装置。
⑲　請求項１９
前記位相格子（２０）が読取ビーム（Ｆ１）の軸（ＹＹ’）に垂直である請求項１８に記載の装置。
⑳　請求項２０
前記溝が矩形の断面を有する請求項１２に記載の装置。
・　請求項２１
前記溝が三角形の断面を有する請求項１２に記載の装置。
・　請求項２２
前記溝が鋸歯の形状を有し，溝の一つの畝が透明プレートの面に垂直であり，該畝の高さ（ｅ）に該透明プレートの周囲との屈折率の差（ｎ）を掛け合わせたものが，光ビームの波長に実質的に等しい請求項２１に記載の装置。・　検出ビームに非点収差効果をもたらす手段を有する請求項１から請求項２２のいずれか一項に記載の装置。
・　前記位相格子が検出ビームに非点収差効果をもたらすように構成されている請求項２３に記載の装置。
（甲第２号証）
(2)本件第１訂正後の本件特許の特許請求の範囲
①　請求項１
トラック追従操作及び／又は焦点合わせ調整動作を可能にするために平
坦な記録媒体を光学的に読取る装置であって，
読取ビーム（Ｆ１，Ｆ２，Ｆ３，Ｆ４）を放射するレーザ源(1)と，少なくとも第１及び第２の光検出デバイス（６，７）と，前記レーザ源と記録媒体を受容するように構成された読取ゾーンとの間に配置されており，該読取ゾーンに読取ビームを放射し，戻って来る検出ビームを受け取り，該受け取った検出ビームを前記光検出デバイスに向けて送る位相格子ビ
ーム分離器（２）と，
前記位相格子ビーム分離器と前記読取ゾーンとの間に配置された集束デ
バイス（４）とを備え，
前記光検出デバイス（６．７）は，前記レーザ源から放射される読取ビームの伝搬方向（ＹＹ’）に垂直な平面上に該レーザ源の両側に該レーザ源に近接して配置されており，前記第１及び第２の光検出デバイスは，記録媒体の平面に関し共役でない同一の面に配置され，前記位相格子ビーム分離器は，前記検出ビームを受け取って前記光検出デバイスに同じ強度の回折ビームを提供し，各回折ビームは該位相格子の共通のエリアから放射されることを特徴とする記録媒体の光学読取装置。
②　請求項２
前記二つの光検出デバイスは同じチップ（１６）に集積されている請求項１に記載の装置。
③　請求項３を削除する。
④　請求項４を請求項３とする。
⑤　請求項５を請求項４とし，その文言を，
「記録された情報がある方向（ＸＸ’）に移動し，前記光検出デバイス（６，７）が，ディスク上の情報の移動の方向に平行に配置される請求項１から４のいずれか一項に記載の装置。」
とする。
⑥　請求項６を削除する。
⑦　請求項７を請求項５とする。
⑧　請求項８を請求項６とする。
⑨　請求項９を請求項７とする。
⑩　請求項１０を請求項８とする。
⑪　請求項１１を請求項９とする。
⑫　請求項１２を請求項１０とし，その文言を，
「前記位相格子が，周囲の屈折率とは異なる屈折率（ｎ）を有しており，溝の形の格子を備える透明プレートからなる請求項１から１１のいずれか一項に記載の装置。」
とする。
⑬　請求項１３を請求項１１とする。
⑭　請求項１４を請求項１２とする。
⑮　請求項１５を削除する。
⑯　請求項１６を請求項１３とする。
⑰　請求項１７を請求項１４とする。
⑱　請求項１８を請求項１５とする。
⑲　請求項１９を請求項１６とする。
⑳　請求項２０を請求項１７とする。
・　請求項２１を請求項１８とする。
・　請求項２２ないし２４を削除する。
（判決注・下線部が付加訂正部分，（　　　）部が削除訂正部分である。）（以下，決定と同様「本件発明１」，「本件発明２」・・・という。）
(3)本件第２訂正後の本件特許の特許請求の範囲
①　請求項１
トラック追従操作及び／又は焦点合わせ調整動作を可能にするために平
坦な記録媒体を光学的に読取る装置であって，


読取ビーム（Ｆ１，Ｆ２，Ｆ３，Ｆ４）を放射するレーザ源(1)と，少なくとも第１及び第２の光検出デバイス（６，７）と，前記レーザ源と記録媒体を受容するように構成された読取ゾーンとの間に配置された位相格子ビーム分離器（２）であって，該位相格子ビーム分離器（２）により偏向されないビームを前記読取ゾーンに放射し，戻って来る検出ビームを受け取り，該受け取った検出ビームを前記光検出デバイスに向
けて送る，該位相格子ビーム分離器（２）と，
前記位相格子ビーム分離器と前記読取ゾーンとの間に配置された集束デ
バイス（４）とを備え，
前記光検出デバイス（６．７）は，前記レーザ源から放射される読取ビームの伝搬方向（ＹＹ’）に垂直な平面上に該レーザ源の両側に該レーザ源に近接して配置されており，前記第１及び第２の光検出デバイスは，記録媒体の平面に関し共役でない同一の面に配置され，前記位相格子ビーム分離器は，前記検出ビームを受け取って前記光検出デバイスに同じ強度の回折ビームを提供し，各回折ビームは該位相格子の共通のエリアから放射されることを特徴とする記録媒体の光学読取装置。
②　請求項２以下の請求項については，本件第１訂正後のものと同じ。（判決注・下線部及び（　　）部が，本件第１訂正後の各請求項との対比において，訂正となる部分である。）
３　決定の理由
別紙決定書の写しのとおりである。要するに，本件発明は，いずれも，特開昭６０－１２９９４２号公報（甲第３号証，以下「甲３公報」という。決定にいう「引用例１」である。）に記載された発明（以下「甲３発明」という。）と，特開昭６０－１７１６４４号公報（甲第４号証，以下「甲４公報」という。決定にいう「引用例２」である。）に記載された発明（以下「甲４発明」という。）とに基づき，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，本件特許は，特許法２９条２項に違反してなされたものである，とするものである。決定が，その結論を導くに当たって認定した甲３発明の内容，本件発明１との一致点・相違点の認定は，次のとおりである。
①　甲３発明の内容
「トラッキング用及び自動焦点用の光検知器を有する光ディスク用記録，
再生ヘッドであって，
ビームを放射する半導体レーザチップと，
２つの光検知器と，
半導体レーザチップと光ディスクの間に配置されており，半導体レーザチップのビームが通過し，光ディスクにスポットを形成した光ディスクからの反射
光を２つの光検知器に集光する変形偏光プリズムと，
変形偏光プリズムと光ディスクとの間に配置された微少レンズとを備
え，
２つの光検知器は，半導体レーザから放射されるビームの方向に光ディスクの平面と共役である同一の面に配置され，変形偏光プリズムは，ディスクからの反射光を光軸に対称に左右に２つの光検知器に集光させ，ビームは変形偏光プリズムの反射面で反射される光ディスクの光ヘッド装置。」（甲第１号証１２頁１行目～１２行目）
②　本件発明１と甲３発明との一致点
「トラック追従操作及び／又は焦点合わせ調整動作を可能にするために平
坦な記録媒体を光学的に読取る装置であって，
読取ビームを放射するレーザ源と，
少なくとも第１及び第２の光検出デバイスと，
前記レーザ源と記録媒体を受容するように構成された読取ゾーンとの間に配置されており，該読取ゾーンに読取ビームを放射し，戻って来る検出ビームを受け取り，該受け取った検出ビームを前記光検出デバイスに向けて送る部材と，検出ビームを光検出デバイスに向けて送る部材と前記読取ゾーンとの間
に配置された集束デバイスとを備え，
前記光検出デバイスは，前記レーザ源から放射される読取ビームの伝搬方向に垂直な平面上に該レーザ源の両側に該レーザ源に近接して配置されており，前記第１及び第２の光検出デバイスは，記録媒体の平面に関し平行な同一の面に配置され，検出ビームを受け取って光検出デバイスに向けて送る部材は，前記検出ビームを受け取って前記光検出デバイスに同じ強度のビームを提供することを特徴とする記録媒体の光学読取装置。」（甲第１号証１２頁３０行目～１３頁７行目）
③　本件発明１と甲３発明との相違点
「１．受け取った検出ビームを光検出デバイスに向けて送る部材が，本件発明１では回折ビームが位相格子の共通のエリアから放射される位相格子ビーム分離器であるのに対して，刊行物１（判決注・甲３公報）の発明ではビームがプリズムの反射面で反射される変形偏光プリズムである点で相違する。２．光検出デバイスの配置が記録媒体の共役な平面に対し，本件発明１では共役でないのに対し，刊行物１の発明では共役である点で相違する。」（甲第１号証１３頁１０行目～１５行目）
（以下，決定と同様「相違点１」，「相違点２」という。）
第３　原告の主張の要点
１　本件発明の認定の誤り
本件第２訂正により，特許の請求の範囲は減縮された。したがって，決定は，結果として，判断の対象となるべき発明の認定を誤ったことになるから，違法として取り消されるべきである。
２　相違点１について判断の誤り
(1)決定は，相違点１について，「回折ビームを同一のエリアの位相格子から２つの光検出デバイス（引用例２（判決注・甲４公報）では光検知器１４，１５）に対し，同一のエリアから放射する位相格子は引用例２に記載されており，引用例１の発明において，変形偏光プリズムに代えて，位相格子を採用することに阻害要因は認められず，引用例１の発明（判決注・甲３発明）において位相格子を採用することは容易に推考できる。」（甲第１号証１３頁１８行目～２２行目），としている。
(2)甲３発明の変形偏光プリズムは，レーザ源１からのビームを通過させ，透過したビームを記録媒体に向けて放射する機能（以下「第１の機能」という。）と，記録媒体で反射されて戻ってくるビームを二つに分割して，二つの光検出デバイス６－１，６－２に向けて放射する機能（以下「第２の機能」という。）という，二つの機能を併せ備えている。


これに対し，甲４公報には，甲４発明の位相格子１８が，記録媒体７から反射されたビームを二つの反射光束１２，１３に分割して，二つの光検出デバイス１４，１５に導く機能を有することは記載されているものの，レーザ源１からのビームをそのまま通過（透過）させ，透過したビームを記録媒体７に向けて放射すること，すなわち，第１の機能を有することは一切記載されていない。単に，甲３発明の変形偏光プリズムを，甲４発明の位相格子で置き換えただけでは，正常に動作するものは作れない。
(3)したがって，甲３発明の変形偏光プリズムに代えて，甲４発明の位相格子を採用することに阻害要因はなく，当業者が容易に推考できるとした，決定の判断は誤っている。
３　相違点２についての判断の誤り
(1)決定は，「同一平面の共役点ではない面に二つの光検知器１４，１５を配置した構成は引用例２（判決注・甲４公報）に記載されており，引用例１の発明（判決注・甲３発明）においても光検知器を共役点を外した面に配置することは当業者が容易推考できるというものである。」（甲第１号証１３頁２４行目～２６行目），としている。
(2)甲４公報は，同一平面の共役点ではない面に二つの光検出デバイス１４，１５を配置する，との技術思想を開示しているものではない。甲４公報が開示する技術思想は，二つの反射光束１２，１３が，光軸方向に２ＺずれたＱ１，Ｑ２において集光することから，Ｑ１，Ｑ２の中間において反射光束１２，１３の断面光束系が等しくなる所に光検出デバイス１４，１５を配置する（甲４公報３頁右下欄２０行目～５頁左上欄２０行目参照），ということであり，その図１０，１２，２２等において，二つの光検出デバイス１４，１５が同一平面の共役点ではない面に配置された状態となっているのは，その結果にすぎないものである。
他方，甲３発明において，記録媒体（光ディスク１０）からの反射光は，変形偏光プリズム２の反射面５において左右に対称に反射されて集光されるから，二つの反射光の集光点の光軸方向のずれ（２Ｚ）はゼロであり，この二つの反射光の集光点の中間の位置と，二つの反射光の集光点の位置とは同一である。甲４公報に開示された技術思想を，甲３発明に適用しても，その光検出デバイス６－１，６－２の位置が変動することはなく，光検出デバイスを，共役でない同一の面に配置することにはならない。
決定の相違点２についての判断も、誤りである。
第４　当裁判所の判断
１　本件第２訂正について
(1)本件第２訂正に係る訂正の内容は，第２の２の(3)記載のとおりである。
本件第２訂正により，本件発明１の請求項の文言は，
「トラック追従操作及び／又は焦点合わせ調整動作を可能にするために平
坦な記録媒体を光学的に読取る装置であって，
読取ビーム（Ｆ１，Ｆ２，Ｆ３，Ｆ４）を放射するレーザ源(1)と，少なくとも第１及び第２の光検出デバイス（６，７）と，前記レーザ源と記録媒体を受容するように構成された読取ゾーンとの間に配置された位相格子ビーム分離器（２）であって，該位相格子ビーム分離器（２）により偏向されないビームを前記読取ゾーンに放射し，戻って来る検出ビームを受け取り，該受け取った検出ビームを前記光検出デバイスに向けて送る，該位
相格子ビーム分離器（２）と，
前記位相格子ビーム分離器と前記読取ゾーンとの間に配置された集束デ
バイス（４）とを備え，
前記光検出デバイス（６．７）は，前記レーザ源から放射される読取ビームの伝搬方向（ＹＹ’）に垂直な平面上に該レーザ源の両側に該レーザ源に近接して配置されており，前記第１及び第２の光検出デバイスは，記録媒体の平面に関し共役でない同一の面に配置され，前記位相格子ビーム分離器は，前記検出ビームを受け取って前記光検出デバイスに同じ強度の回折ビームを提供し，各回折ビームは該位相格子の共通のエリアから放射されることを特徴とする記録媒体の光学読取装置。」
となった。
本件第２訂正により，本件発明１は，レーザ源から放射される読取ビームは，位相格子ビーム分離器を通過し，その際偏光されず，記録媒体から反射されてくる検出ビームもまた，上記位相格子分離器を通過し，その際二つの光検出デバイスに向けた回折ビームとなって放射される。すなわち，原告がいう，第１の機能と第２の機能とを備えるものと理解されることになる。
(2)本件第１訂正後，本件第２訂正前の本件発明１の請求項の文言は，「トラック追従操作及び／又は焦点合わせ調整動作を可能にするために平
坦な記録媒体を光学的に読取る装置であって，
読取ビーム（Ｆ１，Ｆ２，Ｆ３，Ｆ４）を放射するレーザ源(1)と，少なくとも第１及び第２の光検出デバイス（６，７）と，前記レーザ源と記録媒体を受容するように構成された読取ゾーンとの間に配置されており，該読取ゾーンに読取ビームを放射し，戻って来る検出ビームを受け取り，該受け取った検出ビームを前記光検出デバイスに向けて送る位相格子ビ
ーム分離器（２）と，
前記位相格子ビーム分離器と前記読取ゾーンとの間に配置された集束デ
バイス（４）とを備え，
前記光検出デバイス（６．７）は，前記レーザ源から放射される読取ビームの伝搬方向（ＹＹ’）に垂直な平面上に該レーザ源の両側に該レーザ源に近接して配置されており，前記第１及び第２の光検出デバイスは，記録媒体の平面に関し共役でない同一の面に配置され，前記位相格子ビーム分離器は，前記検出ビームを受け取って前記光検出デバイスに同じ強度の回折ビームを提供し，各回折ビームは該位相格子の共通のエリアから放射されることを特徴とする記録媒体の光学読取装置。」
というものである。
上記の文言から理解される本件第１訂正後，本件第２訂正前の本件発明１では，読取ビームが位相格子ビーム分離器を通過する点においては本件第２訂正後のものと同様であるものの，読取ビームが上記通過の際偏光されないか否かは記載されておらず，読取ビームを偏光する位相格子ビーム分離器を備えるものもそうでないものも，本件発明１に含まれることとなる。
以上から，本件第２訂正は，特許請求の範囲を減縮するものと認められる。


(3)決定は，甲３発明の認定において，甲３公報の，「半導体レーザチップ１からのビームは，ウインドを経て，変形偏光プリズム２を通過する。変形偏光プリズム２は本発明のキーエレメントである。半導体レーザチップ１からのビームは，このプリズム２に対し，ｐ－偏光として入射し，９９％以上の透過率で透過する。その後λ／４板３を経て円偏光となり，・・・ディスク１０からの反射光は，微少レンズ４に戻り，波長板３を再び通過し，円偏光はＳ－偏光となって，変形偏光プリズム２に入射する。この時，第２図に示すように，変形偏光プリズム２の反射面５に，Ｓ－偏光で入射したビームは光軸を対称に左右に反射され，半導体レーザチップ１の両脇に配置した左右２対の光検出器６－１，６－２上にそれぞれ集光する。」などの記載を引用しつつ（決定書８頁５行目～１８行目参照），原告が引用するとおり「・・・半導体レーザチップと光ディスクの間に配置されており，半導体レーザチップのビームが通過し，光ディスクにスポットを形成した光ディスクからの反射光を２つの光検知器に集光する変形偏光プリズムと，・・・」を備える，としている。
上記のとおり，甲３公報は，半導体レーザチップ１からのビームが，各種光学部品を通る際，その性質を変えるときは，上記のとおり「円偏光となり」，「Ｓ－偏光となって」，「光軸を対称に左右に反射され・・・左右２対の光検出器に・・・それぞれ集光する。」と表現している。このことからは，「９９パーセント以上の透過率で透過し」とされている変形偏光プリズムは，その入射光を，特段偏光も回折もすることなく，単に通過させるものと解するのが相当である。決定も，甲３発明の変形偏光プリズムが，半導体レーザチップからのビームはこれを単に通過させ，光ディスクからの反射光はこれを二つに分けて光検知器に集光させるもの，すなわち原告のいう第１の機能と第２の機能とを有するもの，と理解しているものと認められる。
そして，決定は，相違点１についての判断として，「回折ビームを同一のエリアの位相格子から２つの光検出デバイス（引用例２（判決注・甲４公報）では光検知器１４，１５）に対し，同一のエリアから放射する位相格子は引用例２に記載されており，引用例１の発明において，変形偏光プリズムに代えて，位相格子を採用することに阻害要因は認められず，引用例１の発明（判決注・甲３発明）において位相格子を採用することは容易に推考できる。」，としている。この記載から，決定は，第１の機能と第２の機能とを併せ有する位相格子ビーム分離器を備えた構成に係る，本件発明１の容易推考性を判断したものと認められる。(4)以上によれば，決定は，第１の機能と第２の機能とを併せ有する位相格子ビーム分離器を備える構成の発明，すなわち，本件第２訂正後の本件発明１の構成の容易推考性について，既に判断しているということになる。そうである以上，本件第２訂正により，決定が結果として判断の対象となるべき発明の認定を誤ったことになる，ということはない，というべきである。
本件第２訂正の結果，決定が取り消されるべきものとなるとする，原告の主張は理由がない。
２　決定の判断の誤りについて
(1)決定は，甲４発明の認定において，甲４公報の「〔発明の実施例〕」の記載である「以下，この発明の第一の実施例を第１０図～第１５図について説明する。・・・」を引用している（決定書９頁２８行目）。甲４公報には，第１０図ないし第１５図，そのほかの図面を始め，そのどこにおいても，レーザー源，レンズ，４分の１波長板，グレーティングレンズ（手段）が一つの光軸上に配置され，その結果，光ディスクからの反射光だけでなく，レーザー源からの放射光も，上記グレーティングレンズ（手段）を通過する構成は，開示されていない。
(2)本件特許においては，本件第１訂正及び本件第２訂正の前後を通じて，位相格子ビーム分離器が，第１の機能及び第２の機能を併せ有するための構成として，「【発明の実施の形態】」中の記載ではあるものの，例えば「【００１７】該ビーム分離器は例えばガラスから成る透明プレート２３を含み，み，溝２１及び及び２２のごとき溝の格子２０が設けられている。同じく透明で例えばガラスから成るプレート２５がプレート２３に平行に配置され，プレート２３とプレート２５との間にスペースが形成され，該スペースに液晶のごとき複屈折材料２４が充填されている。シール２６が液晶を２つのプレート間に維持する。」（甲第２号証３頁右欄２０行目～２６行目）を開示している。
甲４公報中に，このような記載はない。
(3)以上によれば，甲４発明のグレーティングレンズ（手段）は，第１の機能を有してないか，そのような機能を有しているか否か不明であるか，のいずれかである，という以外にない。
そうすると，単に，甲３発明の変形偏光プリズムを，甲４発明の変形偏光プリズムを甲４発明のグレーティングレンズ（手段）に置き換えただけでは，正常に動作しないか，動作するか否か不明であるかのいずれかということになる。したがって，決定が，「引用例１の発明において，変形偏光プリズムに代えて，位相格子を採用することに阻害要因は認められず，引用例１の発明（判決注・甲３発明）において位相格子を採用することは容易に推考できる。」とした判断には，少なくとも理由の不備があるといわざるを得ない。(4)以上のとおりであるから，相違点１についての判断の誤りをいう原告の主張には理由がある。その余の点について判断するまでもなく，決定は取消を免れない。
３　以上によれば，本訴請求は理由がある。そこで，これを認容し，訴訟費用の負担について，行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条を適用して，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所知的財産第３部
裁判長裁判官　　　　　山　　下　　和　　明
裁判官　　　　　若　　林　　辰　　繁
裁判官　　　　　高　　瀬　　順　　久


平成１０年(ワ)第１９１１５号　実用新案権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日　平成１３年２月２３日
判　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　　　株式会社ユタカ
訴訟代理人弁護士          佐藤    泰正同                        阿部    泰典同                        飯田      　丘同                        鈴木    正勇補佐人弁理士              志村    正和同　　　　　              阪本    清孝
被　　　　　　告　　　　　イノテック株式会社
訴訟代理人弁護士          阿部    佳基同                        松留    克明同                        和田    信博同                        渡辺    広己同                        千種    道夫同                        中島    麻理補佐人弁理士              大塚    康徳同                        松本    研一同                        丸山    幸雄
主　　　　　　　文
１　原告の請求をいずれも棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
１被告は，別紙物件目録１及び２記載の物件を輸入し，販売してはならない。２　被告は原告に対し，金６億５４００万円及びこれに対する平成１０年８月２９日から支払済みに至るまで年５パーセントの割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，後記の実用新案権を有している原告が，別紙物件目録１及び２記載の物件（同目録１及び２記載の物件を，順に「被告物件１」，「被告物件２」といい，両者をあわせて「被告各物件」という。）を輸入，販売している被告の行為が右実用新案権を侵害するとして，被告に対し，右輸入等の差止めと損害賠償の支払を求めた事案である。
１　前提となる事実（証拠等を示した事実を除き，当事者間に争いはない。）
(1)原告の有する実用新案権
原告は，以下の実用新案権（以下「本件実用新案権」といい，実用新案登録請求の範囲第１項の考案を「本件考案」という。）を有している。
ア　考案の名称　　ガス圧力調整器
イ　出願日平成元年１２月２９日
ウ　登録日平成８年９月１０日
エ　登録番号実用新案登録第２１３４７１８号
オ平成元年３月２８日実願平１－３４２４７号に基づく優先権を主張
カ　実用新案登録請求の範囲
別紙「実用新案公報」写しの該当欄に記載のとおりである。以下，同明細書を「本件明細書」という。）。なお，原告は訂正審判請求したが，訂正は認められなかった（弁論の全趣旨）。
(2)本件考案の構成要件
本件考案を構成要件に分説すると，以下のとおりである。ア　ガス流入口及びガス流出口を備えるとともに弁室及び弁シートを備えた
ハウジングと，
イ　上記ハウジングに被冠されたカバーと，
ウ上記ハウジングとカバーとの間に配置されたダイヤフラム，エ該ダイヤフラムと上記ハウジングとの間に形成されたダイヤフラム室
と，
オ　該ダイヤフラム室を介して上記ガス流入口側とガス流出口側とを連通す
る仕切体と，
カ　上記ダイヤフラムに連結されたダイヤフラムの変形により上記弁室内を
移動して上記弁シートの開閉をなす弁体と，
キ上記ダイヤフラムの反弁体側のカバー内に配置された箱体と，ク　上記カバー内に配置され上記箱体を介してダイヤフラムを弁体方向に付
勢する第１調整スプリングと，
ケ　上記カバーに取り付けられ上記第１調整スプリングを調整するハンドル
と，
コ　上記カバー内に配置され箱体を反弁体方向に付勢する第２調整スプリン
グと，
サ　を具備したことを特徴とするガス圧力調整器。
(3)　被告の行為
被告は，被告各物件を輸入，販売している（弁論の全趣旨）。
２争点
(1)　被告各物件の構成は本件考案の構成要件を充足するか。
（原告の主張）
以下に述べるとおり，被告各物件の構成は，本件考案の構成要件をすべて充足する。
ア　構成要件ア（弁シートを備えたハウジング）の充足性被告各物件のベース（１Ｘ，１Ｙ），流体流入通路（３Ｘ，３Ｙ），流体流出通路（５Ｘ，５Ｙ），縦穴（３ａＸ，３ａＹ）は，それぞれ，本件考案の「ハウジング」，「ガス流入口」，「ガス流出口」，「弁室」に該当する。被告各物件のシート部材（１５Ｘ，１５Ｙ）は，本件考案の「弁シート」に該当する。同部材は，ベース上面のコンプレッションメンバー（１３Ｘ，１３Ｙ）によって固定配置されており，ベースはシート部材を備えているといえる。よって，被告各物件の構成は，本件考案の構成要件アを充足する。
イ構成要件オ（仕切体）の充足性
本件考案に係る「実用新案登録請求の範囲」欄記載（以下「本件考案」と略記する。）の「仕切体」は，「弁シート」をハウジングに押さえつけることによって固着させ，両者を一体化させるものである。「弁シート」は，「弁体」と共に弁を構成し，ガスの流入口と流出口を隔てて仕切ることになるので，一体化した「仕切体」が仕切機能を有することになる。また，「仕切体」は，その中央部及びその周囲に孔を備え，弁が開いた状態では，ガス流入口から入ってきたガスが，弁シートの中央部の孔及び仕切体中央部の孔を通って，ダイヤフラム室に入り，仕切体の中央孔の周囲に形成された孔を経て，ガス流出口に流れていくものであり，ガス流入口とガス流出口を連通している。本件考案の「仕切体」は，以上の構成を備えているものであれば足りると解すべきである。


一方，被告各物件における「コンプレッションメンバー（１３Ｘ，１３Ｙ）」は，被告物件目録１及び２の３項で「コンプレッションメンバー（１３Ｘ，１３Ｙ）がシート部材（１５Ｘ，１５Ｙ）をベース（１Ｘ，１Ｙ）のうち流体流入通路３Ｘの先端開口を形成する部分に押しつけ固定し，」と表記されているように，シート部材をベースの部分に押し付け固定するので，弁シート押さえ部材である。さらに，「コンプレッションメンバー」は，被告物件目録１及び２の２項(5)で「ダイヤフラム（１７Ｘ，１７Ｙ）を介してリング部材３５Ｘに接した周縁部から中央部にかけて上開きの傘状（碗状）で，中央部及びその周囲に４つの孔を有するコンプレッションメンバー（１３Ｘ，１３Ｙ）」と表記されているように，ガスは，中央部に設けられた孔からダイヤフラム室に入り，また，中央部の孔の周囲に４つ設けられた別の孔からガス流出口に流れるものであり，「該ダイヤフラム室を介して上記ガス流入口とガス流出口とを連通する」ものである。したがって，「コンプレッションメンバー」は，本件考案の仕切体に該当する。よって，被告各物件の構成は，本件考案の構成要件オを充足する。
ウ　その他の構成要件充足性
①被告各物件のキャップ（１１Ｘ，１１Ｙ）は，本件考案の「カバー」に該当すること，②被告各物件のダイヤフラム（１７Ｘ，１７Ｙ）は，ベース（ハウジング）とキャップ（カバー）の間に配置されていること，③被告各物件の「ダイヤフラム室」は，ダイヤフラムとハウジングとの間に形成されていること，④被告各物件のポペット（９Ｘ，９Ｙ）は，本件考案の「弁体」に該当すること，⑤被告各物件の「バネ受け部材（１９Ｘ，１９Ｙ）」は，本件考案の「箱体」に該当すること，⑥被告各物件の「第１スプリング（２９Ｘ，２９Ｙ）」は，本件考案の「第１調整スプリング」に該当すること，⑦被告各物件の「ハンドル（３７Ｘ，３７Ｙ）」は，本件考案の「ハンドル」に該当すること，⑧被告各物件の「第２スプリング（３１Ｘ，３１Ｙ）」は，本件考案の「第２調整スプリング」に該当することから，被告各物件のその他の構成は，いずれも本件考案の各構成要件を充足する。
（被告の反論）
以下に述べるとおり，被告各物件の構成は，本件考案の構成要件を充足しない。
ア　構成要件アの充足性について
被告各物件における「シート部材（１５Ｘ，１５Ｙ）」は，下からシート部材（１５Ｘ，１５Ｙ），コンプレッションメンバー（１３Ｘ，１３Ｙ），ダイヤフラム（１７Ｘ，１７Ｙ）及びダイヤフラムバックアッププレート（２１Ｘ，２１Ｙ）を重ね，これらの中央部の穴に，先端にポペットを有するシャフトを挿通させて一体化した「ダイヤフラムアッセンブリ」という組立部品である。ガス圧力調整器において，弁の開閉に伴ってダイヤフラムアッセンブリが動くと，ポペットの作動性が損なわれてガス流路内に微粒子が発生し，高純度のガスの供給が困難となるため，ダイヤフラムアッセンブリをベースの凹部とキャップの内側の間に正確に固定する必要がある。
そこで，被告物件１のダイヤフラムアッセンブリは，ダイヤフラムの周縁部をリング部材（３５Ｘ）とベース（１Ｘ）に挟み込み，かつ，最下部に位置するシート部材をベースに嵌合することにより，２箇所において，ベースに固定されている。被告物件１では，このように，シート部材はダイヤフラムアッセンブリを構成する一部材であり，ベースに組み込まれているわけではないし，コンプレッションメンバーがシート部材の上方から押さえつけ固定するものでもない。また，被告物件２のダイヤフラムアッセンブリは，コンプレッションメンバーの周縁部をダイヤフラムとリング部材（３５Ｙ）を介してキャップ（１１Ｙ）とベース（１Ｙ）の間に挟み込み，かつ，最下部に位置するシート部材をベース上に嵌合することにより，２箇所において，ベースに固定されている。被告物件２では，このように，シート部材はダイヤフラムアッセンブリを構成する一部材であり，ベースに組み込まれているわけではないし，コンプレッションメンバーがシート部材の上方から押さえつけ固定するものでもない。よって，被告各物件の構成は，本件考案の構成要件ア（「弁シートを備えたハウジング」）を充足しない。
イ　構成要件オの充足性について
本件明細書において，「仕切体」に関する記述は，①カバー，ダイヤフラム，ダイヤフラム室，仕切体，ハウジングの順に各部材が配置されていること，②仕切体はハウジングに固着され，その下面側の中央には弁シートが設置されていること，③仕切体はダイヤフラム室を介してガス流入口とガス流出口とを連通しながら仕切ることのみであり，「仕切体」の作用効果，仕切る対象，仕切る方法についての記述はないから，「仕切体」が何を仕切るかついては明らかでない。この点，原告は，本件考案の「仕切体」は，「弁シート」と一体化して仕切りを行う部材である旨主張するが，本件明細書の記載からそのような解釈は導き出せない。本件考案において，ガス流入口とガス流出口を仕切るのは，「弁体」である。ガス流入口側とガス流出口側を一方では「仕切り」ながら，他方では「連通する」というのは，用語の自然な使い方としても失当である。
以上のとおり，本件考案の「仕切体」は，不明瞭な記載であるので，実施例を参酌して，「ハウジングの凹部の内径を直径とする円盤状でハウジングに固着された部材」と限定して解釈されるべきである。
一方，被告各物件における「コンプレッションメンバー（１３Ｘ，１３Ｙ）」は，①圧縮機能，②保持機能及び③アッシー機能を有するが，仕切機能は有しないし，傘状又は碗状であり弾性変形し，ベースとの隙間にシート部材を挟んで保持するが，ベースに固着されていないのであって，「ハウジングの凹部の内径を直径とする円盤状でハウジングに固着された部材」に該当しない。よって，被告各物件の構成は，本件考案の構成要件オ（「仕切体」）を充足しない。
(2)　本件実用新案登録（請求項１項）には明らかな無効事由が存在し，本件実用新案権に基づく請求は権利濫用に当たるか。
（被告の主張）
本件実用新案登録（請求項１項）には，以下のとおり明らかな無効事由が存在する。
本件考案については，これに対する出願前公知の文献として，以下のものがある。
ａ　乙１７（ＵＳＰ４７４４３８７号明細書，なお枝番号の表記は省略する。以下同じ）
ｂ　乙１号証（ＵＳＰ４８０７８４９号明細書）


ｃ　乙６号証（実願昭５９－１５２３８７号のマイクロフィルム）本件考案と，乙１７号証の発明とは，①本件考案が，弁シートをハウジングに別体に形成して備え，ダイヤフラム室を介してガス流入口とガス流出口とを連通する仕切体を設けたのに対し，上記発明がリング形弁座（弁シート）を部品１１（ハウジング）に一体的に形成し，仕切体を備えていない点，②本件考案の第１調整スプリング，第２調整スプリングが箱体を介してそれぞれ設けられているのに対し，上記発明が距離ばね（第１調整スプリング）を底部ばね案内と上方ばね案内との間に，ポペットばね（第２調整スプリング）を距離ばね（第１調整スプリング）内方に位置する上下の固定物の間に配置した点，において相違するが，それ以外の点においては同一である。しかし，同相違点①については，上記乙１号証（ＵＳＰ４８０７８４９号明細書）には，本件考案が属する技術分野であるガス圧力調整器において，シール（弁シート）をハウジングとは別体のものとして備え，このシールを流体通路を有するコンプレッションメンバーで保持する構成が示され，また，相違点②については，上記乙６号証（実開昭６１－７０２１１号）には，ダイヤフラムの反弁体側のボデー（カバー）内に配置された係合部を有するばね受け具（箱体）を介してダイヤフラムを弁体方向に付勢する弁ばね（第１調整スプリング）と反弁体方向に付勢する感温ばね（第２調整スプリング）を配置するとの本件考案の第１調整スプリングと第２調整スプリングの配置構成と共通する構成が示されており，これらの技術を乙１７号証記載の発明に適用することは，当業者であれば極めて容易に想到できる。したがって，本件考案は，実用新案法３条２項の無効事由を有することが明らかである。
なお，本件実用新案権に係る無効審判請求事件（平成１１年審判第３５０１１号）について，実用新案登録を無効とするとの審決がされている。本件実用新案権に基づく請求は権利濫用に当たる。
（原告の反論）
被告の主張は争う。
(3)　損害額
（原告の主張）
被告は，平成８年１月２９日以降，現在に至るまでの間に，被告物件１を少なくとも合計約２万個，同年３月ころから現在に至るまでの間に被告物件２を少なくとも合計約２０００個，それぞれ輸入販売した。
被告物件１の販売額は１個につき約１０万円，被告物件２の販売額は１個につき約９万円であるので，その総売上金額は被告物件１につき金２０億円，被告物件２につき金１億８０００万円となる。そして，これによって被告が得た利益は，売上金額の約３０パーセントを下らないので，その利益額は，被告物件１につき６億円，被告物件２につき５４００万円を下らない。よって，原告は，被告が被告各物件の輸入販売により得た利益である６億５４００万円と同額の損害を被った。
20,000×100,000×0．3＝600,000,000（被告物件１）2,000×90,000×0．3＝54,000,000（被告物件２）
（被告の反論）
原告の主張は争う。
第３　争点に対する判断
１　争点(2)（明らかな無効事由の有無）について
先ず，本件実用新案登録（請求項１項）には明らかな無効事由が存在し，本件実用新案権に基づく請求は権利濫用に当たるか否かについて検討する。(1)　証拠（乙１，６，１７）及び弁論の全趣旨によれば，以下のとおりの事実が認められ，これに反する証拠はない。
ア本件明細書には，本件発明が解決しようとする課題について，従来のガス圧力調整器の構成では，「弁の開閉，すなわち弁体１０９の摺動に伴い，スプリング１１１が伸縮するが，このスプリング１１１の伸縮により，スプリング１１１とハウジング１０１とが摺接して，金属粉等が発生する。スプリング１１１はガス流路途中に配置されているので，上記発生した金属粉が流通するガス中に混入して，ガスの品質を低下させてしまうという問題があった。特に，ＩＣの製造等の半導体産業等において使用するガスは，高純度であることが望ましく，そのため，従来はスプリング１１１として耐蝕性に優れた特殊な材質のものを使用する等，コスト的にも好ましくない方策を余儀なくされていた。」と記載され（「考案の詳細な説明」の「考案が解決しようとする課題」の欄，３欄４８行ないし４欄９行），本件考案の作用効果について，「調整スプリングとハウジング等との間の摺接により生じる金属粉等のガス中への混入を防止することができ，ガスの品質低下を防止することができる。また調整スプリングとして特殊な材料のものを使用する必要もない。」と記載されている（「考案の詳細な説明」の「考案の効果」の欄，７欄９行ないし１３行）。
イところで，乙１７（ＵＳＰ４７４４３８７号明細書）には，流体（液体又はガス）圧力レギュレータに関し，部品であるバネの摩擦接触等から発生する微粒子が流体（ガス）に混入し，半導体などの製品機能を破壊してしまうことを防止するために，流体の流れ経路からすべてのバネを取り除くこととした構造の発明が開示されている。


すなわち，「例えば，多くの工程が最高の純度で提供される流体を必要としている。実施例の一つが半導体工業の場合，この工業では，レギュレータそれ自身から流体の流れの中に導入された迷い子の微粒子は，これらが製品機能を破壊する場所にある製品に付着した時に極めて高価な製品をスクラップ化してしまう。一つの実施例は導電性粒子であって，チップ上の二つの電子素子を架橋してしまう。レギュレータ内部でこの種の微粒子の発生源は，隔膜，バルブそして特に流体経路中のバネ類である。事例としてバネの屈曲作用，部品間の擦り合いまたはぶつかり合いが，相対する部品間のバネの摩擦を含めている。」（明細書１欄２２行ないし３５行）として，「自由作動するあらゆる部品及び流れ経路中の摩擦接触を取り除き，空隙部容積を最小化するために流れ経路から全てのバネを取り除くことが本発明の目的である。」（１欄５１行ないし５４行）とされ，その発明の構造として，「本発明のレギュレータ１０は，ネジ山１３で螺合接合される二つの部品１１，１２で構成される本体を有する。バルブは作動軸線１４を有する。入口１５は伸びて本体に入り，入口空隙部１６に入る。（中略）出口２０は伸びて本体に入り，感知空隙部２１に入る。軸線１４上のポペット通路２２は入口空隙部及び出口空隙部と相互に連結する。隆起したリング形弁座２５がポペット通路を取り囲み，ここで弁座が入口空隙部に入る。感知空隙部は部分的に本体で拘束され，また部分的に可撓性隔膜２６で覆われる。該隔膜は円形（空隙部やポペット通路と同様に）であり，しかも中心部分は軸線方向に動き，この時隔膜を横切る差動力が変化する。ポペットステム２７がポペット口を通るが周囲に間隙があるので摩擦は起きない。ポペットヘッド２８がステムに取り付けられるか，またはステムと一体構成される。ポペットヘッド上のシール２９は座に接した時にボペット通路を閉じるように座に面している。」（２欄３９行ないし６１行），「固定物３２は隔膜に取付けられて封止されるフランジ３２ａをもつ。底部バネ案内３３は隔膜に担持され，固定物３２が通っている。上方バネ案内３４は底部バネ案内に対面し，距離バネ３５がこれら両方の案内間に置かれ，圧縮状態にある。」（３欄１行ないし６行），「ポペットバネ６０は固定物３２と５６の間に引っ張られた状態でその両端で保持された引っ張り形コイルバネである。このバネ６０の性向は隔膜を上方に引き寄せる傾向をもつ。距離バネの性向は隔膜を下方に押し込む傾向をもつ。距離バネが印加する圧縮力は距離バネ調節ネジを旋回して調節できる。ポペットバネに加わる張力はポペットバネ調節ネジを旋回して調節できる。」（３欄２５行ないし３２行），「流体の流れ中には，自由作動部品，またはバネ，または摩擦部品が存在しないことが観察されよう。唯一の物理的接触はポペットとその座の間のみである。」（３欄３９行ないし４２行）とそれぞれ記載されている。上記の「入口空隙部」，「リング形弁座」，「部品１１」，「部品１２」，「可撓性隔膜」，「感知空隙部」，「ポペットヘッド」，「距離ばね」，「ポペットばね」はそれぞれ本件考案の「弁室」，「弁シート」，「ハウジング」，「カバー」，「ダイヤフラム」，「ダイヤフラム室」，「弁体」，「第１調整スプリング」，「第２調整スプリング」に相当する。
そうすると，上記文献記載の発明は，①本件考案が，弁シートをハウジングに別体に形成して備え，ダイヤフラム室を介してガス流入口とガス流出口とを連通する仕切体を設けたのに対し，上記発明がリング形弁座（弁シート）を部品１１（ハウジング）に一体的に形成し，仕切体を備えていない点，②本件考案の第１調整スプリング，第２調整スプリングが箱体を介してそれぞれ設けられているのに対し，上記発明が距離ばね（第１調整スプリング）を底部ばね案内と上方ばね案内との間に，ポペットばね（第２調整スプリング）を距離ばね（第１調整スプリング）内方に位置する上下の固定物の間に配置した点において相違するが，それ以外の点においては同一である。
ウ　ところで，乙１号証（ＵＳＰ４８０７８４９号明細書）には，流体流れ制御装置及び該装置のためのコンプレッションメンバーに関し，螺合手段の存在に起因するバーチャルリーク（仮想漏洩）の発生の問題を回避し，改良した流体流れ制御装置を提供するということを解決課題とした発明が開示され，同明細書には，上記相違点①の「ダイヤフラム室を介して上記ガス流入口とガス流出口とを連通する仕切体」を有する構成が開示されている。すなわち，同明細書には，その実施態様として，「直径方向のより大きな力から，装置２のシール３上に，中央に集中する力を発生させるために力を伝達する，本発明のコンプレッションメンバー１が，本発明の流体流れ制御装置２において使用された状態が示されている。コンプレッションメンバー１は，中央に集中する力をシール３に付加するためにコンプレッションメンバーの一面の中心に位置する第１表面４と，第１面と反対側の部材１の第２面上の直径方向により大きな第２表面５とを有する。第２表面５の半径方向外側部分６は，その半径方向内側部分よりも高くなっていて，直径方向のより大きな力が付加される接触表面が設けられている。コンプレッションメンバー１は，第１表面４から第２表面５に向けコンプレッションメンバーの中心軸線８に沿ってコンプレッションメンバーを貫通する流体通路７が形成されている。」（３欄５８行ないし４欄７行）とそれぞれ記載され，同明細書の図面（第１図）として，コンプレッションメンバー１が，凹みまたは空隙部１９内において，流体通路の入口側と出口側とを区切る（仕切る）構造の装置が記載されている。「コンプレッションメンバー」，「凹みまたは空隙部」は，それぞれ，本件考案にいう「仕切体」，「ダイヤフラム室」に相当する。


エさらに，乙６号証（実願昭５９－１５２３８７号のマイクロフィルム）には，インクジェットプリンタのプリント用インクの加圧力を自動的に調整するための圧力制御装置に関し，温度変化に対応してインクの制御圧力を自動的に調整することを解決課題とした考案が開示され，上記マイクロフィルムには，上記相違点②の２つのスプリングの支持構造について本件考案と同一のものが開示されている。すなわち，上記マイクロフィルムには，「大気室１０の内部には弁ばね１６がボデー２に反力をとって弁体７を弁座６から離反させる方向に常時付勢するように配設されている。すなわち，大気室１０における弁体７の延長線上には，ばね受け１８を保持している調整ねじ部材１７が進退調整可能に螺合されており，ばね受け１８とダイヤフラム１１の受け具１２との間には，圧縮コイルばねからなる弁ばね１６が蓄力状態で介設されている。また，大気室１０の内部には感温ばね１９がボデー２に反力をとって弁体７を弁ばね１６の付勢方向とは反対方向に付勢するように配設されている，すなわち，ダイヤフラム１１の受け具１２には略筒形状に形成されているばね受け具２０が，弁ばね１６の外側を包囲するように同心的に配されて保持されており，ばね受け具２０におけるダイヤフラム１１とは反対側の端部に突設された係合部２１と，大気室１０の内周面におけるダイヤフラム１１に寄った位置に突設されている係合部２２との間には，昇温時に伸張する特性をもつ形状記憶合金により圧縮コイルばね形状に形成されている感温ばね１９が弁ばね１６と同心的に配されて介設されている。そして，この感温ばね１９は大気室１０の温度が上昇した時に，伸張変形することにより，弁ばね１６に抗する付勢力を増加するように設定されている。」（５頁１５行ないし７頁１行）と記載され，上記マイクロフィルムの第１図として，ばね受け具の内外にばねを配置する構造の装置が記載されている。「ばね受け具」，「弁ばね」，「感温ばね」は，それぞれ，本件考案にいう「箱体」，「第１調整スプリング」，「第２調整スプリング」に相当する。(2)以上認定した事実を基礎として，上記相違点①，②について検討する。相違点①については，上記乙１号証（ＵＳＰ４８０７８４９号明細書）には，本件考案が属する技術分野であるガス圧力調整器において，シール（弁シート）をハウジングとは別体のものとして備え，このシールを流体通路を有するコンプレッションメンバーで保持する構成が示されているところ，この構成を，同一の技術分野に属する乙１７号証（ＵＳＰ４７４４３８７号明細書）記載の発明に適用することは，当業者であれば極めて容易に想到できるといえる。相違点②については，上記乙６号証（実願昭５９－１５２３８７号のマイクロフィルム）には，ダイヤフラムの反弁体側のボデー（カバー）内に配置された係合部を有するばね受け具（箱体）を介してダイヤフラムを弁体方向に付勢する弁ばね（第１調整スプリング）と反弁体方向に付勢する感温ばね（第２調整スプリング）を配置するとの本件考案の第１調整スプリングと第２調整スプリングの配置構成と共通する構成が示されている。この構成を，乙１７号証（ＵＳＰ４７４４３８７号明細書）記載の発明に適用することは，当業者であれば極めて容易に想到できるといえる（なお，同考案は，インクジェットプリンタのプリント用インクの加圧力を自動的に調整するための圧力制御装置ではあるが，「流体」の圧力制御装置に関するものであり，同一の技術分野に属するものということができる。）。(3)　以上によれば，本件考案は，上記各証拠に記載されたものに基づいて当業者が極めて容易に考案をすることができたものということができるから，実用新案法３条２項の無効事由を有することが明らかである。なお，本件実用新案権に係る無効審判請求事件（平成１１年審判第３５０１１号）について，実用新案登録を無効とするとの審決がされている（弁論の全趣旨）。
したがって，請求項１項に係る本件実用新案権に基づく本件請求は権利濫用に当たるので，棄却されるべきである。
２争点(1)（構成要件オの充足性）について
以上のとおり，本件実用新案登録には，無効事由が存在するので，原告の請求は，その余の点を判断するまでもなく棄却されるべきであるが，念のため進んで，構成要件の対比について判断する。
(1)　「仕切体」の意義について
本件考案の構成要件オに係る「仕切体」の意義については，明瞭とはいえない。すなわち，本件明細書中には，①カバー，ダイヤフラム，ダイヤフラム室，仕切体，ハウジングの順に各部材が配置されていること，②仕切体はハウジングに固着され，その下面側の中央には弁シートが設置されていること，③仕切体はダイヤフラム室を介してガス流入口とガス流出口とを連通しながら仕切ることが説明されているが，その作用，仕切る対象，仕切る方法についての技術的な説明はなく，明瞭性を欠く。
そこで，本件明細書の「考案の詳細な説明」の「実施例」及び図面（第１図及び第２図）の欄の記載部分，すなわち，「カバー１１とハウジング１との間には仕切体１３が介在している。仕切体１３はハウジング１側に固着されており」（５欄１０行ないし１２行）と，「ダイヤフラム１７と仕切体１３との間には，ダイヤフラム室が形成され，このダイヤフラム室を介して上記ガス流入口３側とガス流出口５側とが連通する構造となっている。」（５欄１６ないし１９行）との記載部分及び図面を参酌することにより，「仕切体」の意義を確定すると，「仕切体」を「ハウジングに固着されたものであり，それにより，ガス流入口側とガス流出口側とを仕切るとともに，ダイヤフラム室を介してガス流入口側とガス流出口側とを連通する機能を有するもの」と限定して解釈するのが相当である。(2)　被告各物件の構成の本件考案の構成要件オの充足性被告各物件において，「コンプレッションメンバー（１３Ｘ，１３Ｙ）」は，「シート部材（１５Ｘ，１５Ｙ）をべース（１Ｘ，１Ｙ）のうち流体流入通路（３Ｘ，３Ｙ）の先端開口を形成する部分に押しつけ固定」するものであり，「ベース（１Ｘ，１Ｙ）」に固着されたものではないので，本件考案の「仕切体」には該当しない。
よって，被告各物件の構成３は，本件考案の構成要件オを充足しない。２以上によれば，その余の点を判断するまでもなく，原告の請求はいずれも理由がない。
東京地方裁判所民事第２９部
裁判長裁判官　　　　飯    村    敏    明裁判官        石    村        　智裁判官沖中康人は，転補のため署名押印できない。
裁判長裁判官　　　　飯    村    敏    明
物　件　目　録　１


別紙添付の縦断面図である図面１に示される，
１　外部からガス等の流体が流入し，中央付近で垂直方向に曲折しポペット９Ｘが上下方向に移動する縦穴３ａＸを形成している流体流入通路３Ｘと，外部に流体を流出させる流体流出通路５Ｘが形成されたべース１Ｘと，頭部にハンドル３７Ｘが取り付けられ，このベース１Ｘの上面に端部が環状のリング部材３５Ｘの周縁に接するように装着するキャップ１１Ｘと
を具備し，
２ベース１Ｘの凹部とキャップ１１Ｘの内側の間に(1)　ダイヤフラムバックアッププレート２１Ｘに底面が嵌挿され，その端部に外開きのフランジ部１９ｃＸが形成された円筒状のバネ受け部材１９Ｘと，(2)　ダイヤフラムバックアッププレート２１Ｘの中央部にバネ圧をかけるためにバネ受け部材１９Ｘに配設され，ハンドル３７Ｘにより該バネ圧が調整される第１
スプリング２９Ｘと，
(3)　リング部材３５Ｘとバネ受け部材１９Ｘのフランジ部１９ｃＸとの間に配設され，第１スプリング２９Ｘのバネ力とは逆方向にバネ力を作用させる第２スプリ
ング３１Ｘと，
(4)　リング部材３５Ｘとコンプレッションメンバー１３Ｘとの間に配置され，周縁部がべース１Ｘとリング部材３５Ｘに挟み込まれ，かつ中央部がダイヤフラムバックアッププレート２１Ｘに溶接されているダイヤフラム１７Ｘと，(5)　ダイヤフラム１７Ｘを介してリング部材３５Ｘに接した周縁部から中央部にかけて上開きの傘状で，中央部及びその周囲に４つの孔を有するコンプレッション
メンバー１３Ｘと，
(6)　コンプレッションメンバー１３Ｘ及びシート部材１５Ｘの各中央孔を貫通し，一端がダイヤフラムバックアッププレート２１Ｘに螺子止めされ，他端が流体流入通路３Ｘの縦穴３ａＸに収まるポペット９Ｘを持つ，シャフト２３Ｘと，(7)　コンプレッションメンバー１３Ｘのポペット９Ｘ側とポペット９Ｘに挟まれ
たシート部材１５Ｘと，
を配置し，
３　シート部材１５Ｘ裏面の嵌合凸部がべース１Ｘの流体流入通路３Ｘの先端開口周囲の嵌合凹部に嵌合するように，コンプレッションメンバー１３Ｘがシート部材１５Ｘをべース１Ｘのうち流体流入通路３Ｘの先端開口を形成する部分に押しつけ固定し，かつポペット９Ｘがべース１Ｘの流体流入通路３Ｘの縦穴３ａＸに収まるようにべース１Ｘとキャップ１１Ｘを外部からクランプナット３６Ｘにより一体に
結合し，
この状態でダイヤフラム１７Ｘ及びダイヤフラムバックアッププレート２１Ｘとベース１Ｘにより形成されるダイヤフラム室１４Ｘ内の圧力に応答するダイヤフ
ラム１７Ｘの変形により弁の開度を調整する
流体圧力調整用バルブ
図面１
物　件　目　録　２
別紙添付の縦断面図である図面２に示される，
１　外部からガス等の流体が流入し，中央付近で垂直方向に曲折しポペット９Ｙが上下方向に移動する縦穴３ａＹを形成している流体流入通路３Ｙと，外部に流体を流出させる流体流出通路５Ｙが形成されたべース１Ｙと，頭部にハンドル３７Ｙが取り付けられ，このベース１Ｙの上面に端部が環状のリング部材３５Ｙの周縁に接するように装着するキャップ１１Ｙと
を具備し，
２ベース１Ｙの凹部とキャップ１１Ｙの内側の間に(1)　ダイヤフラムバックアッププレート２１Ｙに底面が嵌挿され，その端部に外開きのフランジ部１９ｃＹが形成された円筒状のバネ受け部材１９Ｙと，(2)　ダイヤフラムバックアッププレート２１Ｙの中央部にバネ圧をかけるためにバネ受け部材１９Ｙに配設され，ハンドル３７Ｙにより該バネ圧が調整される第１
スプリング２９Ｙと，
(3)　リング部材３５Ｙとバネ受け部材１９Ｙのフランジ部１９ｃＹとの間に配設され，第１スプリング２９Ｙのバネ力とは逆方向にバネ力を作用させる第２スプリ
ング３１Ｙと，
(4)　周縁部がリング部材３５Ｙとコンプレッションメンバー１３Ｙとの間に挟み込まれ，かつ中央部がダイヤフラムバックアッププレート２１Ｙに溶接されている
ダイヤフラム１７Ｙと，
(5)　ダイヤフラム１７Ｙを介してリング部材３５Ｙに接した周縁部から中央部にかけて上開きの碗状で，中央部及びその周囲に４つの孔を有するコンプレッション
メンバー１３Ｙと，
(6)　コンプレッションメンバー１３Ｙ及びシート部材１５Ｙの各中央孔を貫通し，一端がダイヤフラムバックアッププレート２１Ｙに螺子止めされ，他端が流体流入通路３Ｙの縦穴３ａＹに収まるポペット９Ｙを持つ，シャフト２３Ｙと，(7)　コンプレッションメンバー１３Ｙのポペット９Ｙ側とポペット９Ｙに挟まれ
たシート部材１５Ｙと，
を配置し，
３　シート部材１５Ｙ裏面の嵌合凸部がべース１Ｙの流体流入通路３Ｙの先端開口周囲の嵌合凹部に嵌合するように，コンプレッションメンバー１３Ｙがシート部材１５Ｙをべース１Ｙのうち流体流入通路３Ｙの先端開口を形成する部分に押しつけ固定し，かつポペット９Ｙがべース１Ｙの流体流入通路３Ｙの縦穴３ａＹに収まるようにべース１Ｙとキャップ１１Ｙを外部からクランプナット３６Ｙにより一体に
結合し，
この状態でダイヤフラム１７Ｙ及びダイヤフラムバックアッププレート２１Ｙとベース１Ｙにより形成されるダイヤフラム室１４Ｙ内の圧力に応答するダイヤフ
ラム１７Ｙの変形により弁の開度を調整する
流体圧力調整用バルブ
図面２