平成１２年（行ケ）第３号　審決取消請求事件（平成１３年１月１５日口頭弁論終結）
判　　　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　カルソニックカンセイ株式会社
(旧商号)     カルソニック株式会社
代表者代表取締役　　　【Ａ】
訴訟代理人弁理士　　　三　好　秀　和
同　　　　　　　　　　岩　崎　幸　邦
同　　　　　　　　　　中　村　友　之
被　　　　　　告　　　サンデン株式会社
代表者代表取締役　　　【Ｂ】
訴訟代理人弁理士　　　園　田　敏　雄
同　　　　　　　　　　坂　上　好　博
主　　　　　　　　　文
特許庁が平成７年審判第２０９４４号事件について平成１１年１１月２４日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
主文と同旨
２　被告
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
被告は、名称を「容量可変型斜板式圧縮機」とする特許第１７１１１１１号発明（昭和５９年２月２１日出願、平成２年１２月２０日出願公告、平成４年１１月１１日設定登録、以下、この特許を「本件特許」といい、この発明を「本件発明」という。）の特許権者である。
原告は、平成７年９月２６日に被告を被請求人として、本件特許につき無効審判の請求（以下「本件審判請求」といい、本件審判請求に係る審判を「本件審判」という。）をし、平成７年審判第２０９４４号事件として係属したところ、被告は、平成８年１月２２日、明細書の記載の訂正を請求した。特許庁は、本件審判請求につき審理し、平成８年８月３０日、「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をしたが、当庁平成８年（行ケ）第２２７号審決取消請求事件の判決（平成１０年９月８日判決言渡）により、同審決は取り消された。
被告は、平成１０年９月１８日、本件特許に係る明細書（以下「本件明細書」という。）の記載を訂正する旨の審判請求をし、特許庁は、同請求を平成１０年審判第３９０６５号事件として審理した上、平成１１年３月２３日、上記訂正を認める旨の審決（以下「訂正審決」といい、訂正審決に係る訂正を「本件訂正」という。）をし、その謄本は同年４月２４日に被告に送達された。特許庁は、本件審判請求につき更に審理した上、平成１１年１１月２４日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし、その謄本は、同年１２月１５日、原告に送達された。
２　本件訂正後の本件明細書記載の特許請求の範囲
クランク室に配置された斜板と、シャフト軸と平行に配置された複数のシリンダーに摺動可能にそれぞれ配置された複数の中空円筒状のピストンと、該ピストンを前記斜板に連結するための連結機構と、前記斜板の傾斜角が予め定められた範囲で変化可能に前記斜板を前記シャフト軸に支持するためのヒンジ機構と、前記クランク室圧力を調整するための調整手段とを有し、前記斜板の両面に球面を有する一対のスライディングシューをその球面を外側にして該斜板の円周に沿って摺動可能な状態に当接して前記連結機構を構成し、上記シリンダー内で摺動可能に前記ピストンに設けたピストンロッドの先端部を２又にし、当該２又の先端部の一方を前記シャフト軸の軸線方向において前記斜板と前記ヒンジ機構との間に配置し、上記ヒンジ機構のヒンジ部と略同じ半径方向位置において上記２又で前記一対のスライディングシューを挟持して、前記ピストンを前記斜板に連結し、前記シャフト軸の回転によって上記ヒンジ機構を介して前記斜板を回転させ、前記ピストンを前記シリンダー内で往復運動させ、前記調整手段によって前記クランク室圧力を調整することによって前記斜板の傾斜角を変化させて、前記ピストンのストローク量を変化させるようにしたことを特徴とする容量可変型斜板式圧縮機。
３　本件審決の理由
本件審決は、別添審決書写し記載のとおり、本件発明の要旨を、本件訂正後の本件明細書記載の特許請求の範囲のとおり認定した上、本件発明が、いずれも本件特許出願前に外国において頒布された刊行物である米国特許第４４２５８３７号明細書（審判甲第１号証、本訴甲第６号証、以下「引用例１」という。）、米国特許第４０７３６０３号明細書（審判甲第２号証、本訴甲第７号証、以下「引用例２」という。）及びオーストラリア特許公開明細書第１５６２９号（審判甲第３号証、本訴甲第８号証、以下「引用例３」という。）にそれぞれ記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法２９条２項の規定に該当するものであるから、同法１２３条（注、同条１項２号の趣旨であると解される。）の規定により無効とされるべきである旨の請求人（原告）の主張に対し、本件発明が引用例１～３に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとすることはできず、請求人の主張及び証拠によっては、本件発明の特許を無効とすることができないとした。
第３　原告主張の本件審決取消事由


本件審決の理由中、本件発明の要旨の認定、引用例１～３の記載事項の認定（審決書５頁１３行目～９頁１４行目）、本件発明と引用例１記載の発明との一致点及び相違点1)～4)の各認定並びに相違点1)～3)についての判断は認める。本件審決は、原告が本件審判において本件特許の無効事由として主張した本件訂正の違法についての判断を遺脱し（取消事由１）、また、相違点4)についての判断を誤って、本件発明が引用例１～３にそれぞれ記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとすることはできないと判断した（取消事由２）結果、原告の主張及び証拠によっては、本件発明の特許を無効とすることができないとの誤った結論に至ったものであるから、違法として取り消されるべきである。
１　取消事由１（判断遺脱）
原告は、訂正審決確定後に本件審判において、平成１１年８月２４日付け弁駁書（甲第１２号証）により、本件訂正後の本件発明が、引用例１、２に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許出願の際、独立して特許を受けることができるものではなかったから、本件訂正は特許法１２６条１項４号の規定に違反してされたものであり、同法１２３条１項８号により無効とされるべき旨主張した。
ところが、本件審決は、原告の上記主張に対する判断を経ないで「本件審判の請求は、成り立たない」としたものであるから、判断遺脱の違法があり、この瑕疵が本件審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
２　取消事由（相違点4)についての判断の誤り）
(1)　本件審決は、本件発明と引用例１記載の発明との相違点4)として認定した「前者（注、本件発明）がヒンジ機構のヒンジ部と略同じ半径方向位置において２又で一対のスライディングシューを挟持したのに対して、後者（注、引用例１記載の発明）は該構成を有していない点」（審決書１１頁１５行目～１８行目）につき、引用例２の第１図に「ロッド６０とリンク１０２とが半径方向略等しい位置に記載されている」（同１４頁１１行目～１３行目）としながら、「相違点4)の本件発明に係る構成は、甲第１号証及び甲第２号証に記載されたものから容易に想到し得たものとすることができない。また、他の証拠及び周知技術から容易に推考し得るものでもない」（同１５頁１９行目～１６頁３行目）と判断した。しかしながら、本件発明の相違点4)に係る「上記ヒンジ機構のヒンジ部と略同じ半径方向位置において上記２又で前記一対のスライディングシューを挟持」するとの構成（以下「特定構成」という。）は、以下のとおり、引用例１記載の発明との対比において、何らの技術的意義をも有するものではなく、単なる設計事項であるから、当業者において、引用例１記載の発明に特定構成を採用することは容易に想到し得たものである。
(2)　特定構成に係る要件は、本件訂正により本件明細書の特許請求の範囲に付加されたものであるところ、本件審決は特定構成の有する技術的意義につき特段の判断をしていないが、訂正審決（甲第５号証）は、その点につき、「シリンダー内で摺動可能に前記ピストンに設けたピストンロッドの先端部を２又にし、当該２又の先端部の一方を前記シャフト軸の軸線方向において前記斜板と前記ヒンジ機構との間に配置し、上記ヒンジ機構のヒンジ部と略同じ半径方向位置において上記２又で前記一対のスライディングシューを挟持するようにしたから、ピストンの上死点（最大負荷位置）近傍において該ピストンの中心線と、ピストンロッド先端によるスライディングシューの挟持位置と、前記ヒンジ機構のヒンジ部とが、シャフト軸の軸線方向において略直線的に整列する。したがって、最大負荷位置におけるピストンに対するこじりが低減され、ピストンは最大負荷位置近傍においてもシリンダー内を極めて円滑に摺動することができるという効果を生じたものである。これらの作用効果は甲第１号証（注、引用例１）記載の発明、あるいは他の上記証拠方法に記載された発明のいずれのものも奏し得ない作用効果である」（１３頁１７行目～１４頁１５行目）旨判断した。
しかしながら、「ピストンロッド先端によるスライディングシューの挟持位置」はピストンをシリンダー内で摺動させるための外力の作用点と作用方向に関わる位置であり、また、「ピストンの中心線」はその外力の作用する方向を示すものであるから、「ピストンの中心線」と、「ピストンロッド先端によるスライディングシューの挟持位置」とがシャフト軸の軸線方向において略直線的に整列することは、ピストンがシリンダー内を円滑に摺動するための条件となるが、「ヒンジ機構のヒンジ部」は、斜板に回転力を伝達する機能を有するものであって、ピストンがシリンダー内で円滑に摺動することとは全く関係がない。したがって、訂正審決の上記判断は誤りである。
(3)　被告は、本件発明において、ヒンジ機構のヒンジ部の位置を負荷の作用点とほぼ同じ半径方向位置とすることにより、斜板の局部的な振動、歪みが低減されると主張するが、斜板単体（耳部を取り除いた斜板）の局部的な歪みに対しては、斜板に対して作用する力の作用点と斜板を支持する支点との距離のみが関係し、ヒンジ機構のヒンジ部の位置自体は斜板単体の局部的な歪みの低減に何ら寄与するものではない。
第４　被告の反論
審決の認定・判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。
１　取消事由１（判断遺脱）について
平成１１年８月２４日付け弁駁書（甲第１２号証）において原告がした本件訂正の違法の主張は、本件訂正後の本件発明が、引用例１、２に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたことを理由とするものであって、同一の引用例に基づき本件発明が特許法２９条２項に違反して特許された旨の、本件審判請求に係る請求書に記載された無効事由と実質的に同じ主張である。したがって、本件審決がそれぞれの無効事由について別々に判断を示すとしても、同じ内容を繰り返すことなることは明白であり、これを繰り返すことに格別の意味はない。しかも、本件審決は、相違点4)についての判断をするに当たって、上記弁駁書における原告（請求人）の主張の内容を勘案して、それに対する判断を示している（審決書１４頁４行目～１６頁３行目）。


そうすると、上記弁駁書に、新たな無効事由の主張が形式的にあったとしても、実質的に本件審決が当該主張に対する判断を遺脱したということはできない。２　取消事由２（相違点4)についての判断の誤り）について(1)　原告は、特定構成が、引用例１記載の発明との対比において、何らの技術的意義をも有するものではなく、単なる設計事項であると主張するが、本件発明は、特定構成を採用することにより、次のような作用効果を奏するものであるから、原告の上記主張は誤りである。
すなわち、本件発明においては、特定構成により、「複数のシリンダー」の各ピストンの中心線が斜板の回転に伴って、順次、ヒンジ機構のヒンジ部とシャフト軸の軸線方向において略直線的に整列することになる。そこで、「複数のシリンダー」との構成につき、３本のシリンダーを等間隔に配置したものを想定すると、ヒンジ部が第１のシリンダーのピストンＰ１と整列するときに、ピストンＰ１は圧縮工程の終了段階（上死点近傍）にあり、第２のシリンダーのピストンＰ２（ピストンＰ１の次にヒンジ部と整列するピストン）は圧縮工程の初期段階にあり、第３のシリンダーのピストンＰ３（ピストンＰ２の次にヒンジ部と整列する（ピストンＰ１の前にヒンジ部と整列した）ピストン）は吸入工程の終了段階にあることになるが、このとき、圧縮側ピストンの反力による負荷のうち、ピストンＰ１の負荷が大きいのに対して、ピストンＰ２の負荷は小さいから、両ピストンの負荷の合力Ｆの大きさはピストンＰ１の負荷の大きさにほぼ等しく、その作用点はピストンＰ１よりもピストンＰ２側に（したがって、ヒンジ部のヒンジピン１１の位置よりもシャフト軸側に）ややずれた位置にあることになる。そうすると、負荷の合力Ｆによるヒンジピン１１を中心としたモーメントＭ１は、斜板の傾斜を増大させる方向に作用し、他方、助勢スプリング１２のバネ力及びクランク室の圧力の合力がいずれもシャフト軸の軸線上で作用することにより、助勢スプリング１２のバネ力によるモーメントＭ２及びクランク室の圧力の合力によるモーメントＭ３が斜板の傾斜を減少させる方向に作用するから、斜板の傾斜の角度は、モーメントＭ１とモーメントＭ２及びＭ３とがバランスする位置で保持されることになる。
そして、モーメントＭ１のモーメントアームは合力Ｆの作用点とヒンジピン１１の位置との間の短い距離であるから、モーメントＭ１は比較的小さく、他方、モーメントＭ２及びＭ３のモーメントアームはシャフト軸とヒンジピン１１との距離であるから、モーメントＭ２及びＭ３がモーメントＭ１と釣り合うために、助勢スプリング１２のバネ力及びクランク室の圧力の合力は比較的小さくて足りることになる。すなわち、特定構成により比較的小さなモーメントＭ１の下で斜板の傾斜角度が適切に制御され、かつ、モーメントＭ１に対するカウンターバランス力が比較的小さい分だけ、斜板と球状軸受９の球状摺動面やヒンジ部のピンにかかる力などが小さいから、斜板の傾斜角度の調整動作が軽く、かつ、円滑に行われる効果を奏するものである。
また、高速回転するヒンジ機構のヒンジ部の位置がピストンの位置を周方向に通過する瞬間にピストンにかかる負荷の方向が反転し、圧縮工程の負荷から吸入工程の負荷に転換するから、ヒンジ機構の位置が各ピストンを通過するたびに、このような負荷の転換が繰り返され、特定位置にピストンの負荷が作用する斜板が激しく振動し、歪みが生ずることになり、かつ、ヒンジ部の位置が半径方向内方にあるほど、すなわち、負荷の作用点とヒンジ部との半径方向間隔が大きいほど、この振動、歪みは大きくなるが、本件発明では、ヒンジ機構のヒンジ部の位置を負荷の作用点とほぼ同じ半径方向位置とすることにより、この局部的な振動、歪みを低減して、ピストンの往復動の円滑性、斜板の回転、傾動の円滑性を向上させている。
さらに、本件発明のヒンジ部は斜板に回転トルクを伝達するものであるが、ヒンジ部の半径方向位置がピストンロッド先端の２又による斜板挟持位置とほぼ同じ位置にあることにより、ヒンジ部と回転軸心との間の半径方向長さが大きくなって、ヒンジ部にかかる駆動力が比較的小さくなる結果、ヒンジ機構の摩耗、損傷が比較的小さくなって耐久性が向上するとの作用効果を奏するものである。(2)　原告は、引用例１記載の発明に特定構成を採用することは当業者において容易に想到し得たものであると主張する。
しかしながら、引用例１記載の発明は、本件発明と異なり、複数のピストンの圧縮反力の合力によるヒンジ部を中心とするモーメントの方向がクランクケース室圧の合力（駆動軸線上で作用する。）によるヒンジ部を中心とするモーメントと同じ方向となって、両モーメントがバランスし合う関係にないから、両モーメントのバランスで斜板を適正な角度に位置させることはできないものである。のみならず、引用例１記載の発明において、アーム６４及びピン６６から成るヒンジ機構は、斜板４４に回転トルクを伝達するものではなく、斜板の傾動の支点として機能するにすぎないから、ヒンジ部にかかる駆動力を小さくするため、その半径方向位置をピストンの軸線の位置に近付けるように変更する必要はない。したがって、引用例１記載の発明に特定構成を採用するという発想は生じ得ないものであって、これが当業者において容易に想到し得たものであるとする原告の主張は誤りである。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（判断遺脱）について


(1)　訂正審決（甲第５号証）は、本件訂正後の本件発明が特許法１２６条４項の規定（注、「平成６年法律第１１６号附則６条１項の『この法律の施行前にした特許出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面についての訂正及び訂正に係る特許の無効については、なお従前の例による』との規定によって本件訂正審判請求に適用される同法による改正前の特許法１２６条３項の規定」の趣旨であると解される。）に適合する旨判断するに当たって、本件訂正後の本件発明と引用例１記載の発明との相違点として、引用例１記載の発明が、本件訂正後の本件発明の「『複数の中空円筒状のピストン』を有する点」（相違点(a)）及び「上記ヒンジ機構のヒンジ部と略同じ半径方向位置において上記２又で前記一対のスライディングシューを挟持した点」（相違点(b)）をいずれも備えていないことを認定した上、当該相違点(a)及び同(b)が本件特許出願前に当業者が容易に推考し得たものではない旨判断した（１２頁１１行目～１５頁２行目）。これに対し、本件審決に係る審決書の記載（３頁１行目～２行目）によって、原告が本件審判請求につき特許庁に提出したことが明らかである平成１１年８月２４日付け弁駁書（甲第１２号証）には、訂正審決の上記相違点(a)及び同(b)についての判断に対応して、相違点(a)及び同(b)に係る本件訂正後の本件発明の構成が、引用例２記載の発明から当業者が容易に推考することができ、したがって、本件訂正後の本件発明が、引用例１、２記載の発明に基づいて本件特許出願前に当業者が容易に推考し得たものであって、本件訂正は特許法１２６条４項の規定（注、前示のとおり「平成６年法律第１１６号による改正前の特許法１２６条３項の規定」の趣旨であると解される。）に適合せず、同項に違反してされたものであるから、本件特許は同法１２３条１項７号の規定（注、「平成６年法律第１１６号附則６条１項の『この法律の施行前にした特許出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面についての訂正・・・については、なお従前の例による』との規定によって上記訂正審判請求に適用される同法による改正前の特許法１２６条３項の規定に違反して訂正がされた場合についても定めたものとみなされる特許法１２３条１項８号」の趣旨であると解される。）によって無効とされるべきである旨が記載されている。
そうすると、原告が、本件審判において、本件特許の無効事由として、本件訂正の違法をも主張したことが認められるところ、本件審決がこの無効事由の主張に対する判断を欠いていることは明らかであるから、本件審決には結論に影響を及ぼすべき判断遺脱の違法があるものといわざるを得ない。(2)　もっとも、本件審決は、本件発明が引用例１～３記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法２９条２項の規定に該当するものであるから、同法１２３条１項２号の規定により無効とされるべきである旨の主張に対する判断において、本件発明と引用例１記載の発明との相違点4)として、「前者（注、本件発明）がヒンジ機構のヒンジ部と略同じ半径方向位置において２又で一対のスライディングシューを挟持したのに対して、後者（注、引用例１記載の発明）は該構成を有していない点」（審決書１１頁１５行目～１８行目）を認定し、これについて「相違点4)の本件発明に係る構成は、甲第１号証及び甲第２号証（注、引用例１～２）に記載されたものから容易に想到し得たものとすることができない。また、他の証拠及び周知技術から容易に推考し得るものでもない」（同１５頁１９行目～１６頁３行目）との判断を加えているところ、訂正審決の認定した上記相違点(b)と本件審決が認定した相違点4)の内容が同一であることは明らかである（なお、本件審決の説示（審決書４頁１４行目～５頁４行目、１４頁４行目～１０行目）に照らせば、審決は、上記弁駁書の記載を、本件訂正後の本件発明が特許法２９条２項の規定に該当するもので、同法１２３条１項２号の規定により無効であるとする事由を補充するものと誤解したことがうかがわれる。）。しかるところ、被告は、本件審決がそれぞれの無効事由について別々に判断を示すとしても、同じ内容を繰り返すことなることは明白であり、これを繰り返すことに格別の意味はないから、上記弁駁書に、新たな無効事由の主張が形式的にあったとしても、実質的に本件審決が当該主張に対する判断を遺脱したということはできない旨主張する。
しかしながら、特許法１２３条１項各号が特許無効の審判を請求することができる事由を列挙するに当たって、特許が同法２９条の規定に違反してされたとき（同法１２３条１項２号）と、特許の願書に添付した明細書又は図面の訂正が同法１２６条４項の規定（平成６年法律第１１６号による改正前の特許法１２６条３項の規定を含む。以下同じ。）に違反してされたとき（同法１２３条１項８号、上記改正前の同項７号）とを、特許無効の事由として別々に掲げているのであるから、特許無効の審判の無効事由としてこの両者が主張された場合に、各主張に対する判断を経ずにした審判請求不成立の審決には、結論に影響を及ぼすべき判断遺脱の違法があるというべきである。このことは、明細書又は図面の訂正が同法１２６条４項の規定に違反してされたとする無効事由に係る具体的な原因事実が、訂正後の発明が同法２９条２項の場合に該当するがゆえに特許出願の際独立して特許を受けることができなかったというものであり、かつ、その同法２９条２項の場合に該当するとの主張の内容が、特許が同法２９条の規定に違反してされたとする無効事由に係る具体的な原因事実として主張された内容と同一であったとしても変わりがなく、この場合に、後者の無効事由が存在しない旨判断したからといって、当然に前者の無効事由が存在しない旨の判断をしたことになるものと解することはできない。なぜなら、特許無効の審判の審決が確定し、登録されたときには、同一の事実及び同一の証拠に基づく再度の審判請求をすることができないとの効果を生ずるものであり（同法１６７条）、また、特許無効の審判請求が成り立たないとした審決の取消訴訟においては、審判請求人である原告は、当該審判の手続において審理判断されなかった無効原因については、審決を違法とする事由として主張することができない（最高裁判所昭和５１年３月１０日大法廷判決・民集３０巻２号７９頁）ことにかんがみれば、特許無効の審判の審決がその判断の対象とした無効事由は、審決自体において明示され、一義的に明確であることを要するものというべきだからである。


したがって、被告の上記主張は採用することができない。２　取消事由２（相違点4)についての判断の誤り）について本件事案にかんがみ、更に取消事由２について検討する。(1)　本件訂正後の本件明細書（甲第４号証添付）には、「斜板１０上に等角度間隔で配置されたピストンによって圧縮工程中に、ガス圧縮の反作用が斜板１０に加わっている。そして、この反作用の合力は上述したヒンジ機構のヒンジ部で受け止められることになる。各ピストンに作用する反力によるヒンジ部回りのモーメントは、・・・斜板１０を第１図の平面内において、右方向へ回転させるモーメントＭ１がヒンジ部に作用することになる。ここで、スプリング１２によってヒンジ部に生じるモーメントＭ２（この場合は図中左方向へ作用する。）、またクランク室１ａと吸入室２７間の圧力差によってヒンジ部に生じるモーメントをＭ３とすれば、・・・吸入室２７の圧力とクランク室１ａの圧力がほぼ等しくなっているため、Ｍ１と反対向きのモ－メントはＭ２のみである。したがって予じめＭ１＞Ｍ２となるようにスプリング１２の弾性力を定めておけば、ヒンジ部を中心とする右回りモーメントによって斜板１０の傾斜角が大きくなる。」（６頁１２行目～２５行目）、「圧縮機の動作によってシリンダボア室２ａからクランク室１ａへ漏れたブローバイガスによってクランク室１ａ内の圧力は上昇する。したがって、モーメントＭ３はヒンジ部を中心として、左方向に作用し、ある時点でＭ１＜Ｍ２＋Ｍ３となって、斜板１０はヒンジ部を中心として、左方向のモーメントが作用し、斜板１０の傾斜角は徐々に小さくなる。そして、斜板１０の傾斜角はヒンジ部のピン１１が長孔８ｂの下端に移動するまで小さくなる。」（７頁７行目～１２行目）との記載があり、これらの記載と図面第１図の表示とによれば、圧縮側ピストンの圧縮反力による負荷の合力によって生ずるヒンジ部（ヒンジピン１１）を中心とするモーメントＭ１は同図中右方向に、すなわち、斜板の傾斜を増大させる方向に作用し、他方、ブローバイガスによりクランク室１ａ内の圧力が上昇することに伴ってクランク室１ａと吸入室２７の間の圧力差が増大することにより生ずるヒンジ部（ヒンジピン１１）を中心とするモーメントＭ３は同図中左方向に、すなわち、斜板の傾斜を減少させる方向に作用して、これらの両モーメントの強弱関係によって斜板の傾斜角度が制御されることが認められる。
なお、本件訂正後の本件明細書には、上記のとおり、スプリング１２によってヒンジ部に生ずるモーメントＭ２が左方向へ作用する旨記載されており、被告も同旨の主張をするが、当該スプリングは、特許請求の範囲に記載されているものではないから、本件発明の作用効果を検討するに当たって、当該スプリングによるモーメントを考慮することはできない。
これに対し、引用例１（甲第６号証）には、そこに記載された発明の斜板の傾斜の制御につき、「斜板の角度は、・・・サーボ機構又は被制御クランクケース圧力によって制御できるであろう」（同号証訳文５頁５行目～７行目）との記載があり、この記載によれば、引用例１記載の発明につき被制御クランクケース圧力による制御、すなわち、圧縮側ピストンの圧縮反力による負荷の合力によって生ずるヒンジ機構（案内ピン６６）を中心とするモーメントと、ブローバイガスによりクランクケースの圧力が上昇することに伴って生ずるヒンジ機構（案内ピン６６）を中心とするモーメントとの強弱関係によって斜板の傾斜を制御する態様も記載されていることは明らかである。そうすると、これらの両モーメントの強弱関係によって斜板の傾斜を制御すること自体が、本件発明の特定構成に基づく作用効果であるということはできない。
なお、被告は、引用例１記載の発明について、複数のピストンの圧縮反力の合力によるヒンジ部を中心とするモーメントの方向が、クランクケース室圧の合力によるヒンジ部を中心とするモーメントと同じ方向、すなわち、引用例１の図面１において右回りとなる斜板の傾斜を減少させる方向となって、両モーメントがバランスし合う関係にないと主張するが、引用例１（甲第６号証）には、これを根拠付ける記載は見当たらないのみならず（図面１によっても、複数のピストンの圧縮反力の合力が案内ピン６６の上部に作用すると断定することはできない。）、前示のとおり、そこに記載された発明につき被制御クランクケース圧力によって制御する態様が記載されているのであるから、上記主張は採用することができない。(2)　被告は、本件発明の「複数のシリンダー」との構成につき、３本のシリンダーを等間隔に配置したものを想定して、圧縮側ピストンの反力による負荷の合力Ｆの作用点がピストンＰ１（ヒンジピン１１）の位置からシャフト軸側にややずれた位置（短い距離の位置）にあるとし、これを前提として、負荷の合力ＦによるモーメントＭ１が比較的小さいから、クランク室の圧力の合力は比較的小さくて足り（本件発明においてスプリング１２によるモーメントを考慮することができないことは前示のとおりである。）、特定構成により比較的小さなモーメントＭ１の下で斜板の傾斜角度が適切に制御され、かつ、斜板の傾斜角度の調整動作が軽く、円滑に行われる効果を奏する旨主張する。
しかしながら、本件発明の「複数のシリンダー」との構成において、シリンダーの数が３本よりもさらに多いものを想定すれば、圧縮側ピストンの反力による負荷の合力Ｆの作用点がシャフト軸側に移動することは技術常識であり、そうすると、シリンダーの数につき「複数のシリンダー」とのみ規定する本件発明において、負荷の合力Ｆの作用点がピストンＰ１（ヒンジピン１１）の位置から短い距離にあるとは必ずしもいえないから、当該距離が短いことを前提とする上記主張は採用することができない。
(3)　また、被告は、ヒンジ機構の位置が各ピストンを通過する際の負荷の転換によって生ずる斜板の振動や歪みが、当該負荷の作用点とヒンジ部との半径方向間隔が大きいほど大きくなるとした上で、本件発明がヒンジ部の位置を負荷の作用点とほぼ同じ半径方向位置とすることにより、この局部的な振動、歪みを低減して、ピストンの往復動の円滑性、斜板の回転、傾動の円滑性を向上させている旨主張するが、本件訂正後の本件明細書（甲第４号証添付）に、そのような作用効果を奏する旨の記載はないのみならず、当該負荷の転換によって生ずる斜板の振動や歪みの大きさが、当該負荷の作用点と耳部が斜板を連結支持する点との間隔が大きいほど大きくなるとしても、上記本件訂正後の本件明細書の特許請求の範囲には、当該耳部についても、これが斜板を連結支持する位置についても記載がないから、ヒンジ部の位置自体が斜板に生ずる当該振動や歪みの低減と直接関係するものということはできない。


平成１４年(ワ)第１９１９号　損害賠償請求事件（甲事件）同年(ワ)第２５２６号損害賠償請求事件（乙事件）同年(ワ)第３４３７号著作権侵害差止等請求事件（丙事件）同年(ワ)第８５３７号著作権侵害差止等請求事件（丁事件）同年(ワ)第１０９０９号損害賠償請求事件（戊事件）
口頭弁論終結の日　平成１６年９月２２日
判　　　　　　　　　決
全事件原告　　　　      株式会社ＳＮＫプレイモア（変更前商号　　　      株式会社プレイモア）
訴訟代理人弁護士　　　　辰巳和男
同　　　　　　　　　　　高橋悦夫
同　　　　　　　　　　　西島佳男
同　　　　　　　　　　　目方研次
同　　　　　　　　　　　駒井慶太
同　　　　　　　　　　　芦住敦史
同　　　　　　　　　　　妻鹿直人
全事件被告　　　      　アルゼ株式会社
（以下「被告アルゼ」という。）
丁事件被告　　　      　日本アミューズメント放送株式会社
（以下「被告日本アミューズメント放送」
という。）
被告ら訴訟代理人弁護士　露木琢磨
同　　　　　　　　　　　小倉秀夫
同　　　　　　　　　　　高橋幸二
主　　　　　　　　　文
１　被告アルゼは、別紙図柄目録Ｃ１ないし７記載の図柄を使用したプレイステーション２用ソフトウエア「パチスロ　アルゼ王国６」を複製、翻案、公衆送信及び頒布してはならない。
２　被告アルゼは、上記プレイステーション２用ソフトウエア「パチスロ　アルゼ王国６」の製品在庫及びマスターＲＯＭその他の記憶媒体を破棄せよ。３　被告アルゼは、家庭用ゲームソフトの画像若しくは包装に別紙標章目録１ないし３記載の標章を付し、同各標章を付した家庭用ゲームソフトを販売し、販売のために展示し、又はそれに関するインターネットに展開するホームページその他の広告に、同各標章を付してはならない。
４　被告らは、別紙図柄目録Ｄ１ないし３、４の１・２、５ないし７、８の１ないし３、９の１・２、１０の１・２、１１の１ないし３記載の各図柄の著作物を使用したプレイステーション２用ソフトウエア「パチスロ　アルゼ王国７」を複製、翻案、公衆送信及び頒布してはならない。
５　被告らは、上記プレイステーション２用ソフトウエア「パチスロ　アルゼ王国７」の製品在庫及びマスターＲＯＭその他の記憶媒体を破棄せよ。６　被告アルゼは、原告に対し、４１５０万６７２６円及び、この内、別紙遅延損害金起算日一覧表(1)の各元本欄記載の金額に対するこれに対応する同表の各起算日欄記載の日から、それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。７　被告らは、原告に対し、連帯して、７万４０６０円及び、この内、別紙遅延損害金起算日一覧表(2)の各元本欄記載の金額に対するこれに対応する同表の各起算日欄記載の日から、それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。８　原告のその余の請求をいずれも棄却する。
９　訴訟費用は、これを５０分し、その１を被告アルゼの、その余を原告の負担とする。
10　この判決は、第６項及び第７項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
第１　請求
〔甲事件〕
１　被告アルゼは、原告に対し、１７９１万０８６０円及びこれに対する平成１４年３月２０日（訴状送達日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
〔乙事件〕
２　被告アルゼは、原告に対し、４５億７５９６万１３３５円及び内２４億円に対する平成１４年３月２７日（訴状送達日の翌日）から、内２１億７５９６万１３３５円に対する平成１６年５月７日（平成１６年４月３０日付け訴えの変更申立書送達日の翌日）から、それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
〔丙事件〕
３　主文第１項と同旨
４　主文第２項と同旨
５　主文第３項と同旨
６　被告アルゼは、原告に対し、４億９４１１万７１５６円及び内３億２９９８万２０００円に対する平成１４年４月２３日（訴状送達日の翌日）から、内１億０８６１万８０００円に対する平成１４年６月７日（平成１４年５月２９日付け訴の変更申立書送達日の翌日）から、内５５５１万７１５６円に対する平成１６年５月７日（平成１６年４月３０日付け訴えの変更申立書送達日の翌日）から、それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
〔丁事件〕
７　主文第４項と同旨
８　主文第５項と同旨
９　被告らは、原告に対し、連帯して、５億７９８０万円及び内１億５７２５万１０００円に対する平成１４年９月１１日（訴状送達日の翌日）から、内１億２６５４万９０００円に対する平成１４年１２月２０日（平成１４年１２月６日付け訴の変更申立書送達日の翌日）から、内２億９６００万円に対する平成１６年５月７日（平成１６年４月３０日付け訴えの変更申立書送達日の翌日）から、それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
〔戊事件〕


10　被告アルゼは、原告に対し、３０億８９３５万９９５５円及び内２４億円に対する平成１４年１１月１４日（訴状送達日の翌日）から、内６億８９３５万９９５５円に対する平成１６年２月１４日（平成１６年１月２８日付け訴えの変更申立書送達日の翌日）から、それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
〔全事件共通〕
11　被告アルゼは、原告に対し、８億７５７１万４９３０円及び内８億０６６４万円に対する平成１６年２月１４日（平成１６年１月２８日付け訴えの変更申立書送達日の翌日）から、内６９０７万４９３０円に対する平成１６年５月７日（平成１６年４月３０日付け訴えの変更申立書送達日の翌日）から、それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
本件は、原告が、破産者ＳＮＫの破産管財人からＳＮＫが有していた後記著作権及び商標権を譲り受けたところ、被告アルゼが製造し、その子会社であるメーシー販売を通じて販売するパチスロ機（甲、乙、戊事件）及び被告アルゼ又は被告両名が販売している家庭用ゲームソフト（丙、丁事件）は、原告の著作権（全事件）及び商標権（甲、丙事件）を侵害するものであるとして、下記１のとおり、著作権及び商標権に基づく差止等と損害賠償を請求した事案である。なお、本件については、平成１５年９月１１日にいったん口頭弁論を終結し、平成１６年１月１５日に中間判決（以下「本件中間判決」という。）を言い渡した（本判決においても、本件中間判決において用いた略称や書証の記載方法を用いる。また、別紙標章目録１ないし３記載の標章を、「本件各標章」と呼ぶことがある。）。
１　各事件の訴訟物
〔甲事件〕
(1)　被告アルゼが製造し、メーシー販売を通じて販売するパチスロ機「クレイジーレーサーＲ」に使用されている液晶ソフト（液晶画面演出プログラム）の画像図柄及び筐体腰部パネル図柄は、原告が著作権を有するパチスロ機「クレイジーレーサー」の液晶ソフトの画像図柄及び筐体腰部パネル図柄を複製するものであり、原告の著作権を侵害すること、並びに上記パチスロ機「クレイジーレーサーＲ」及びそのガイドブックに付されて使用されている標章は原告が商標権を有する登録商標に類似し、商標権を侵害することを理由とする損害賠償請求（上記請求１項）
〔乙事件〕
(2)　被告アルゼが製造し、メーシー販売を通じて販売するパチスロ機「爆釣」に使用されている液晶ソフトの画像図柄及び筐体図柄は、原告が著作権を有するパチスロ機「ＩＲＥ－ＧＵＩ」の企画のために開発した液晶ソフトの画像図柄及び同「ＩＲＥ－ＧＵＩ」の企画のリメイクとして開発されたパチスロ機「爆釣」の筐体図柄を複製ないし翻案したものであり、原告の著作権を侵害することを理由とする
損害賠償請求（上記請求２項）
〔丙事件〕
(3)　被告アルゼが販売するプレイステーション２用ソフトウエア「パチスロアルゼ王国６」に隠し機種等として収納されたゲームで表示されるパチスロ機種「クレイジーレーサーＲ」に使用されている画像図柄及び画面に表示されるパチスロ機の筐体腰部パネル図柄は、原告が著作権を有するパチスロ機「クレイジーレーサー」の液晶ソフトの画像図柄及び筐体要部パネル図柄を複製ないし翻案したものであり、原告の著作権を侵害するものであることを理由とする上記ソフトウエアの複製、翻案、公衆送信及び頒布の差止め及びその製品在庫等の廃棄請求（上記請求３、４項）
(4)　被告アルゼがプレイステーション２用ソフトウエア「パチスロ　アルゼ王国６」を販売するに際し、ガイドブックでの広告、インターネットのゲーム関連サイトでの広告、同被告のホームページでの広告及び同ソフトウエアの画像に使用されている標章は、原告が商標権を有する登録商標に類似し、原告の有する商標権を侵害することを理由とする標章使用行為の差止請求（上記請求５項）(5)　上記(3)の著作権侵害及び上記(4)の商標権侵害を理由とする損害賠償請求
（上記請求６項）
〔丁事件〕
(6)　被告らが販売するプレイステーション２用ソフトウエア「パチスロ　アルゼ王国７」に収納されたゲームのパチスロ機種「バクチョウ（爆釣）」に使用されている画像図柄及び筐体図柄は、原告が著作権を有するパチスロ機「ＩＲＥ－ＧＵＩ」の企画のために作成された液晶ソフトの画像図柄及びパチスロ機「爆釣」の筐体図柄を複製ないし翻案したものであり、原告の著作権を侵害することを理由とする上記ソフトウエアの複製、翻案、公衆送信及び頒布の差止め及びその製品在庫等
の廃棄請求（上記請求７、８項）
(7)　上記(6)の著作権侵害を理由とする損害賠償請求（上記請求９項）
〔戊事件〕
(8)　被告アルゼが製造販売するパチスロ機「ＩＲＥ－ＧＵＩ」に使用されている画像図柄及び筐体図柄は、原告が著作権を有する同「ＩＲＥ－ＧＵＩ」の液晶ソフトの画像図柄（ＳＮＫ製作のゲームソフトのキャラクター「テリー・ボガード」及び「不知火舞」の図柄を含む。）及び筐体図柄を複製ないし翻案するものであり、原告の著作権を侵害することを理由とする損害賠償請求（上記請求10項）
〔全事件共通〕
(9)　本件訴訟を提起、追行するに際し、弁護士にこれを委任したことにより、弁護士費用が生じたことを理由とする損害賠償請求（上記請求11項）２　前提となる事実（争いのない事実又は証拠によって認定できる事実）(1)　本件中間判決の〔前提となる事実〕記載のとおりであるから、これを引用する。
(2)　平成１３年１１月１日以降、被告アルゼは、パチスロ機「クレイジーレーサーＲ」、「爆釣」及び「ＩＲＥ－ＧＵＩ」並びにプレイステーション２用ソフトウエア「パチスロ　アルゼ王国６」を、被告らは、プレイステーション２用ソフトウエア「パチスロ　アルゼ王国７」を、別紙販売数一覧表のとおり販売した（なお、同表の「－」〔マイナス〕の付された数値はその台数分ないし本数分の返品があったことを示す。）（弁論の全趣旨）。
３　争点
(1)ないし(8)　本件中間判決の〔争点〕(1)ないし(8)記載のとおりであるから、これらを引用する。
(9)　差止め等の必要性（丙事件及び丁事件）


(10)　著作権侵害についての故意過失の有無と、生じた損害額の算定方法(11)　著作権侵害により生じた損害額（弁護士費用相当額を除く）(12)　商標権侵害により生じた損害の有無及び損害額の算定方法(13)　商標権侵害により生じた損害額（弁護士費用相当額を除く）(14)　著作権侵害及び商標権侵害により生じた損害のうち弁護士費用相当額
第３　争点に関する当事者の主張
１　争点(1)ないし(8)について
本件中間判決の〔争点に関する当事者の主張〕１ないし８記載のとおり（ただし、本件中間判決１７頁１２行の「口出しをしなかった」の次に「と」を加入する。）であるから、これらを引用する。
なお、本件中間判決の〔争点に関する当事者の主張〕に記載の被告アルゼの主張のうち、７及び８の各「（平成１５年９月８日付け準備書面による新たな主張）」欄記載の主張は、時機に後れた攻撃防御方法として、本件中間判決により却下されている（本件中間判決の〔当裁判所の判断〕８(2)及び９(2)）。
２　争点(9)（差止め等の必要性）について
〔原告の主張〕
被告アルゼは、本件中間判決後も、引き続き、プレイステーション２用ソフトウエア「パチスロ　アルゼ王国６」及び「パチスロ　アルゼ王国７」を、インターネットに展開する自社のホームページを介して販売している。また上記各ソフトウエアは、本件中間判決後も、全国の小売店店頭で販売されており、被告らにおいてこれを回収していない。
その他、被告アルゼが、原告の有する著作権を侵害することを知りながら上記各ソフトを発売したという経過や、本件中間判決後に、終局判決に対して控訴する旨を公言するという態度に照らしても、被告らにおいて、上記各ソフトウエアの製造販売等を継続する意思があることは明らかである。したがって、本件において原告が求めている差止め及び廃棄の請求は、その必要性があることは明らかである。
〔被告らの主張〕
（被告らは認否主張をしない。）
３　争点(10)（著作権侵害についての故意過失の有無と、生じた損害額の算定方法）について
〔原告の主張〕
(1)　故意過失について
本件中間判決において認定された事情に照らせば、被告らが製造販売するパチスロ機及びソフトウエアは、本件各著作物等に依拠して複製・翻案されていることが明らかであり、被告らは、このように本件各著作物等の存在を認識し、また、被告らの侵害製品は、本件各著作物等の表現形式を素材として使用して作出されたものであることについての事実認識があったことからみて、被告らには著作権侵害について故意があったというべきである。
仮に、被告らに故意が認められなくとも、被告らには、このように依拠の認識がある以上、本件中間判決において認定された事情に照らせば、被告らが原告の利用許諾を得ていないことが明白であるから、少なくとも、被告らには著作権侵害について過失があることは明らかである。
なお、被告らは、同一グループに属する関連会社であるから、プレイステーション２用ソフトウエア「パチスロ　アルゼ王国７」の販売についても、意思を共同することは明らかである。
(2)　損害額の算定方法について
本件での被告らによる著作権侵害により原告が被った損害額の算定においては、以下の理由により、著作権法１１４条１項又は同条２項が選択的に適用されるべきである。なお、仮にこれが認められない場合には、同条３項に基づき、裁判所が認める相当な使用料率による損害賠償額が認定されるべきである。
ア　著作権法１１４条１項について
(ア)　本件での被告らによる著作権侵害は、本件各著作物の丸ごとの複製（いわゆるデッド・コピー）である。しかも、本件各著作物は、いずれもパチスロ機用に創作されたものであり、現に、原告は、これをパチスロ機に使用する予定で、開発に取りかかっている。したがって、権利者の利用態様と侵害者の利用態様は完全に一致するものであり、市場において完全に競合する関係にある。また、プレイステーション２用ゲームソフトである「パチスロ　アルゼ王国６」及び「パチスロ　アルゼ王国７」についても、原告もパチスロ機として販売した液晶ソフトを、ゲームソフトに改変して販売する計画をしていることから、市場における競合品といえる。
したがって、被告らによる著作権侵害行為により原告に生じた損害については、著作権法１１４条１項を適用すべき場合であることは明らかである。(イ)　著作権法１１４条１項の適用のためには、権利者に実施の能力があることが要件とされる。
この実施の能力については、侵害行為が行なわれた当時、侵害品の数量に対応する製品を権利者において供給することが実際に可能な状態にあった必要はなく、権利者の潜在的能力を含めて柔軟にこれを認めるべきである。すなわち、同項は、権利者の損害を「市場機会の喪失」と捉えるものであるから、代替製品の需要が継続してあり、いったん、侵害者製品に需要が食われてしまうと、その後、権利者が著作物の使用品を販売できなくなる関係にあるような市場では、侵害当時に権利者が著作物の使用品を販売可能な状態に置いている必要は全くない。そして、同項にいう、「侵害の行為がなければ販売することができた物」とは、侵害者の製品と代替可能性のある製品で、権利者において販売する予定があるものを指し、そこでは、製品の種類として代替可能性があれば足り、少しでも、侵害者の製品の需要が権利者の製品に向かいさえすれば、この要件を満足すると解すべきであって、著作権を侵害された著作物の使用品である必要がないことは、その文言からも明らかである。
ところで、原告は、平成１３年８月、遊技機器及び電子遊技機器の開発、製造、販売等を目的として設立した会社であるところ、同年９月ころから、パチスロ機の開発を計画し始め、平成１３年１０月３０日には、ＳＮＫの有していた全ての知的財産権の一括譲渡を受け、これを利用してパチスロ機の開発を進めた。そして、原告は、平成１４年には、ゲームソフト「ザ・キング・オブ・ファイターズ」をモチーフにしたパチスロ機の開発を行い、同年１２月９日に、保通協の型式試験に適合した。平成１５年初めから、パチスロ機「クレイジーレーサー」用ソフトを活用して、「クレイジーレーサー」用のキャラクターを翻案して用いたパチスロ機の開発を計画し、タイトルを「クレージレーサーズ」又は「クレージレーサー２」として企画開発に着手し始め、同年７月ころには、「マッドＧ」とタイトルを変更したが、開発・制作を継続し、パチスロ機として完成するに至った。


また、平成１４年６月ころから、ゲームソフト「メタルスラッグ」をパチスロ機用液晶ソフトに移植したパチスロ機「メタルスラッグ」の企画草案を作成し、同年９月ころに開発を開始し、平成１５年４月ころには、液晶ソフト、筐体デザイン、主制御プログラム等すべて完成段階に至り、同年７月ころに実機として完成して、保通協に型式試験の申請をし、平成１５年１２月１０日には、保通協の型式試験に適合した。原告は、平成１６年１月からは、東京、大阪で展示会を開催し、スポーツ紙４紙の一面全面を使って広告を出し、代行店を通じ多数のパチンコホールから受注を得るに至っており、銀行等から融資を得て、パチスロ機の製造をする工場の態勢も整えた。今後更に、受注が増加しつつあるので、工場のラインを増設して増産の態勢を整えつつある。「メタルスラッグ」の初期ロットは１万台であり、平成１６年２月から販売を開始しているが、既に全台出荷済みであり、今後も大幅な受注増が予想される状況にある。
工場設備については、原告は、設立当時には、パチスロ機の生産設備を持たなかったが、その後、直ちに生産設備の準備にかかり、平成１３年末には、工場設備の全国防犯協会連合会への許可申請の手続に着手し、平成１４年４月までには、工場用地を確保し、工場等の生産設備を整え、平成１５年７月には同連合会の許可を受けている。
そして、原告は、現在では、月間４万台までのパチスロ機を販売する製造及び販売能力を備えている。このように、原告が、遅くとも平成１５年７月には、工場での生産設備をも完全に整えていたことは明白である。また、原告は、この時期には既に全国規模で代理店体制を整えており、販売体制も整えていた。
この時期は、被告アルゼがパチスロ機「クレイジーレーサーＲ」を販売した平成１３年１１月ないし１２月、同「爆釣」を販売した平成１３年から平成１４年初めからみても、１年半ほど後にすぎず、また、被告アルゼがパチスロ機「ＩＲＥ－ＧＵＩ」を販売した平成１４年８月から１２月からすると、わずか８か月ほど後にすぎない。
このように、被告アルゼが販売したパチスロ機「クレイジーレーサーＲ」、「爆釣」及び「ＩＲＥ－ＧＵＩ」のいずれについても、原告において、被告アルゼが販売した台数の販売を十分に実施する能力があることは明らかである。また、原告は、平成１３年１０月３０日、ＳＮＫが有していた知的財産権の一切の譲渡を受けた直後から、譲渡を受けたゲームソフトの権利を活用してゲームソフトの開発を行い、原告の平成１４年から平成１６年２月４日現在までのゲームソフトの販売本数は、累計４９万７６５７本に上っている。プレイステーション用ソフト、プレイステーション２用ソフトに関しても、既に株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントと契約（サードパーティ契約）を締結し、販売実績を上げている。プレイステーション用ソフト、プレイステーション２用ソフトの製造に関しては、どのソフトメーカーも、同社に製造を委託しなければならない契約になっており、製造能力にどのメーカーも差異は生じない。また、販売に関しても、ＳＮＫは、多大なゲームソフトの販売実績のある会社であったから、その知的財産権の一切の譲渡を受けたことにより、多数のＳＮＫの取引先との許諾契約、販売契約を原告自身が締結し直しており、販売ルートも確保され、十分な販売能力がある。
なお、パチスロ機業界においては、企画し開発を終えたパチスロ機の販売開始時期が、企画・開発から、１年ないし２年後となることは、よくあることである。したがって、著作権法１１４条１項の権利者の実施能力には、潜在的実施能力も含めて考えるべきであり、上記のようなパチスロ機の市場における商品の性格を考慮すれば、長期的な期間での潜在的な能力は当然含めて考えるべきである。また、同項にいう、「侵害の行為がなければ販売することができた物」とは、上述のとおり、侵害者の製品と代替可能性のある製品であれば足りるのであって、侵害者の製品と同一のものである必要はないのであるから、侵害者の製品にどのような特許発明が用いられているか、これらの特許発明を権利者において実施することができたか否かは関わりがない。
(ウ)　以上のとおりであるから、本件において著作権法１１４条１項が適用されるための要件は満たされている。
イ　著作権法１１４条２項について
(ア)　被告らの侵害行為は、丸ごとの複製という悪質な態様のものであるから、「侵害抑止のサンクション」という観点から、著作権法１１４条２項を選択的に適用し、制裁的に侵害者の利益を吐き出させるべきである。なお、現行の著作権法１１４条２項は、従来、同条１項として規定されていたところであるが、現行の同条１項が新設されるに伴って、２項に移されたものである。ここで、現行の同条１項は、権利者の損害額の立証負担の軽減を意図して設けられたものであるところ、このような１項の新設後、２項のみが、旧態依然として、権利者が侵害行為の当時著作物の使用品を販売していなければ、権利者の販売の減少と侵害行為との間に因果関係がないとして適用を否定されるべき理由はない。
すなわち、権利者が著作物の使用品を販売する予定があったが、侵害行為により販売できなくなった場合や、将来販売する予定があるなどの場合も、著作権法１１４条２項を適用すべきである。
(イ)　同項の適用の可否に関しては、相当因果関係があるかどうかが問題の基本である。しかし、「加害者の侵害行為と相当因果関係に立つ損害かどうか」、すなわち、「侵害者の行為によって権利者の販売量が減少し、あるいは、増えるべき販売量が増加しなかった」という関係にあるかどうかは、著作物の性質、当該著作物の流通する市場の実情に応じて事案ごとに判断されるべきものである。本件では、本件各著作物は、経時的に価値を失う性質のものではなく、原告は、明確にこれらの著作物を使用したパチスロ機を含め、代替可能性のあるパチスロ機の製造販売を予定し、被告アルゼと原告は、市場で競合する関係にあるのであるから、「侵害者の行為によって権利者の販売量が減少し、あるいは、増えるべき販売量が増加しなかった」関係にあることは明白である。
〔被告らの主張〕
(1)　著作権法１１４条１項の適用について


ア　原告は、被告アルゼによる侵害は、本件各著作物の丸ごとの複製であると主張するが、被告アルゼの製品は、それ以外の多様な要素が組み合わされて製品となっているものであるから、いわゆるデッドコピーではない。イ　著作権法１１４条１項が適用されるには、「侵害の行為がなければ権利者が販売することができた物」すなわち侵害者製品と代替性のある権利者製品が存在することが必要である。侵害者製品と代替性のある権利者製品は、侵害行為時に、販売可能な状態に置かれている必要がある。権利者製品が販売可能な状態に置かれていない時に侵害行為が行われても「権利者の販売部数の減少」をもたらす可能性は皆無だからである。したがって、「実施の能力」は、基本的には、侵害期間中にどの程度実施が可能であったのかという観点から考えるべきである。また、このような権利者製品は、当該著作物の複製物又は翻案物であることが必要となる。ウ　原告は、平成１６年２月８日に、パチスロ機「メタルスラッグ」を製造・販売するまでの間、そもそも何らのパチスロ機をも製造・販売していない。また、仮に被告アルゼがパチスロ機「クレイジーレーサーＲ」、「爆釣」又は「ＩＲＥ－ＧＵＩ」を製造・販売していなかったとしても、主基盤に関する各種権利及び液晶にて表示される動画映像に関する著作権は被告アルゼに帰属していたのであり、上記各パチスロ機には、被告アルゼが特許権を有する発明が実施されている。また、上記各パチスロ機について保通協による製造・販売許可は被告アルゼの完全子会社であるメーシー販売が有しており、原告は別途この許可を取得することはあり得ない。これらの事情を考慮すれば、原告が上記各パチスロ機と同様の商品を製造・販売することは不可能であった。したがって、パチスロ機「クレイジーレーサーＲ」、「爆釣」及び「ＩＲＥ－ＧＵＩ」に関しては、著作権法１１４条１項の適用がないことは明らかである。
エ　原告は、ＳＮＫ破産管財人からＳＮＫが有していた特許権、商標権、著作権等の譲渡を受けた当初、パチスロ機を開発・生産した実績を有しておらず、当然、パチスロ機生産のための設備もなければノウハウもなかった。パチスロ機というのは、ＳＮＫが有していた業務用ゲーム機の生産設備を流用して生産体制を組めるようなものではそもそもない。まして、原告には、ＳＮＫが保有していたようなパチスロ機のための生産設備すらない。原告は、本件パチスロ機と同様のパチスロ機を製造・販売することが法的にも、物理的にもできなかったのである。しかも、被告アルゼのように既にパチスロ機の開発について豊富なノウハウを有する企業ですら、パチスロ機の新規開発に約２年（既存の筐体を利用する場合で約６か月）、それから保通協に型式申請し、合格し、公安委員会に検定申請をするまでに３か月から３か月半はかかる。公安委員会への登録完了後、実際にパチスロ機を生産し、店舗に納入するまでには更に１か月弱はかかる。したがって、何人が各キャラクター画及び筐体部分のパネルについて著作権の譲渡を受けてからこれを利用したパチスロ機の開発に着手したとしても、平成１４月９月以前にこれを店舗に納入するということはあり得ない。
加えて、原告は、独自にパチスロ機を開発・生産しても、これを全国のパチンコ店等に販売する能力がなかった。パチスロ機は、一般消費者がこれを購入するということが通常考えられない特殊な商品である。原告には、パチスロ機の製造販売に関するノウハウはもちろん、全国のパチンコ・パチスロ店に、自社のパチスロ機を導入してもらうだけの信用もなかった。したがって、このころは、原告には、被告アルゼのパチスロ機である「クレイジーレーサーＲ」、「爆釣」及び「ＩＲＥ－ＧＵＩ」と競合する製品というべきパチスロ機を生産販売する能力は皆無であった。
以上のように、原告には、パチスロ機の開発について当初何のノウハウもなく、パチスロ機の開発技術者もおらず、魅力的な機種を開発するのに必要な既存の基本特許も使えず、パチスロ機の生産ラインも確保できていなかった。したがって、原告には、被告アルゼによる上記各パチスロ機の販売当時、自ら実施をする能力は存在しなかったというべきであり、これらについて、著作権法１１４条１項の適用がないことは明らかである。
オ　原告は、プレイステーション２用ソフトウエア「パチスロ　アルゼ王国６」及び「パチスロ　アルゼ王国７」と代替性のある製品を何ら製造・販売していない。「パチスロ　アルゼ王国６」及び「パチスロ　アルゼ王国７」は、被告アルゼのグループ企業のブランドで製造・販売されているパチスロ機を忠実に再現したものであり、その購買層は、被告アルゼブランドのパチスロの熱心なファンたちである。これに対し、原告は、対戦型格闘ゲームである「ザ・キング・オブ・ファイター」シリーズ及び２Ｄアクションゲームである「メタルスラッグ３」を製造販売していたが、これらのゲームソフトは、「パチスロ　アルゼ王国６」及び「パチスロ　アルゼ王国７」とは明らかにジャンル及び購買層を異にしており、これらとは明らかに代替性がない。したがって、プレイステーション２用ソフトウエア「パチスロ　アルゼ王国６」及び「パチスロ　アルゼ王国７」についても、著作権法１１４条１項の適用がないことは明らかである。
(2)　著作権法１１４条２項の適用について
ア　著作権法１１４条２項が適用されるためには、少なくとも自ら、侵害品と競合関係に立つ権利者製品の製造・販売行為を行っている必要があり、ここでいう「権利者製品」とは、被侵害権利の実施品、著作物においては、その複製品または翻案品であることが必要である。
イ　上記(1)の〔被告らの主張〕のとおり、原告は、平成１６年２月８日にパチスロ機「メタルスラッグ」を製造・販売するまでの間、パチスロ機を製造・販売しておらず、その能力もなかった。
また、仮に被告アルゼがパチスロ機「クレイジーレーサーＲ」、「爆釣」及び「ＩＲＥ－ＧＵＩ」を製造・販売していなかったとしても、原告が上記各パチスロ機と同様の商品を製造・販売することは不可能であった。したがって、パチスロ機「クレイジーレーサーＲ」、「爆釣」及び「ＩＲＥ－ＧＵＩ」に関しては、著作権法１１４条２項の適用がないことは明らかである。
ウ　原告は、被告アルゼが著作権を侵害したと中間判決が指摘する著作物を複製または翻案した利用したゲームソフトを製造・販売していない。また、原告は、プレイステーション２用ソフトウエア「パチスロ　アルゼ王国６」及び「パチスロ　アルゼ王国７」と市場において競合する製品を何ら製造・販売していない。
したがって、プレイステーション２用ソフトウエア「パチスロ　アルゼ王国６」及び「パチスロ　アルゼ王国７」についても、著作権法１１４条２項の適用がないことは明らかである。
４　争点(11)（著作権侵害により生じた損害額）について
〔原告の主張〕
(1)　損害額算出における返品の扱いについて


侵害品の販売後に返品があったとしても、いったん販売行為がされた以上、侵害行為が存在するのであるから、返品は損害額の算出にあたっては考慮すべきではない。
したがって、損害額の算出にあたって基礎とすべき販売数量は、パチスロ機「爆釣」は２万３１６４台（うち「爆釣ＬＮ」が８９８台）、同「ＩＲＥ－ＧＵＩ」は１万１７２９台、プレイステーション２用ソフトウェア「パチスロ　アルゼ王国６」は１７万０４４４本、同「パチスロ　アルゼ王国７」は１１万本とすべきである。
(2)　著作権法１１４条１項による算定について
ア　著作権法１１４条１項にいう「単位数量当たりの利益の額」とは、侵害行為がなければ権利者において追加的に販売することができたはずの数量の権利者製品の販売額から、当該数量の権利者製品を追加して販売するために追加的に必要であったはずの費用を控除した額を、当該数量で除して、権利者製品の単位数量当たりの額としたもの、すなわち、製品販売額から変動経費を控除した上で単位数量当たりの額として算出した、いわゆる限界利益を指すというべきである。イ　パチスロ機「クレイジーレーサーＲ」、「爆釣」及び「ＩＲＥ－ＧＵＩ」と代替可能性のある原告製品であるパチスロ機「メタルスラッグ」の販売単価は、１台３９万８０００円である。
これから控除すべき経費は、１台当たり、製造原価１３万１２５９円、宣伝広告費１３４６円、日電特許許諾料準備金２０００円であり、これを控除した、上記原告製品の単位数量当たりの利益の額は、２６万３３９５円である。液晶付パチスロ機にあっては、液晶画像図柄、筐体図柄の需要者に与える印象、面白さ、ゲーム性が需要客動員に寄与する度合いは絶大であり、パチスロ機ソフト全般の開発工数に占める液晶画像図柄、筐体図柄の開発工数の占める割合（約７５パーセント）からして、利益額中の本件各著作物の寄与する割合は、７５パーセントを下らず、パチスロ機「ＩＲＥ－ＧＵＩ」においては、被告アルゼは故意に侵害をしたことから、寄与割合はその全部（１００パーセント）とされるべきである。
ウ　プレイステーション２用ソフトウエア「パチスロ　アルゼ王国６」及び「パチスロ　アルゼ王国７」と代替可能性のある原告製品であるプレイステーション２用ソフトウエアの平均販売単価は、１本３９３９円である。これから控除すべき経費は、１本当たり、平均製造原価１０４０円であり、これを控除した、上記原告製品の単位数量当たりの利益の額は、２８９９円である。
プレイステーション２用ソフトウェア「パチスロ　アルゼ王国６」に収納された「クレイジーレーサーＲ」は、本件各著作物を丸ごと複製したものであり、また、「隠し機種」として巧妙に使用されていること、プレイステーション２用ソフトウェア「パチスロ　アルゼ王国７」に収納された「爆釣」は、本件各著作物を丸ごと複製したものであり、また、被告らが故意に侵害をしたことから、いずれについても、利益額中の原告が著作権を有する著作物の寄与する割合は、その全部（１００パーセント）とされるべきである。
なお、「パチスロ　アルゼ王国６」について、利益額中の本件各著作物の寄与率と、後述する本件商標の寄与率が、合計して１００パーセントを超える場合は、自動的に合計１００パーセントまで推定が覆滅すると考えるべきである。エ　なお、同項ただし書にいう、譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を権利者が販売することができないとする事情がある場合とは、市場において侵害品と権利者製品が補完関係にあるということを前提としても、なお、権利者が市場機会を喪失したと評価できないような事情がある場合、すなわち、侵害品がその性質上限定された期間内においてのみ需要され、当該期間内に費消され、権利者が自己の製品を販売することができた期間が限定される場合に限られると解すべきところ、本件では、そのような事情は存在しない。
仮に、市場占有率や、他の競合品の存在などをも「販売することができないとする事情」として考慮すべきであるとしても、本件のような、パチスロ機及びパチスロシミュレーションソフトの市場では、市場占有率、競合品の存在などを「販売することができないとする事情」として考慮するのは相当ではなく、結論として、このような事情は存在しない。
(3)　著作権法１１４条２項による算定について
ア　著作権法１１４条２項にいう利益の額とは、上記(2)アで同条１項について主張したところと同様、製品販売額から変動経費を控除した上で単位数量当たりの額として算出した、いわゆる限界利益を指すというべきである。イ　パチスロ機「クレイジーレーサーＲ」、「爆釣」及び「ＩＲＥ－ＧＵＩ」並びにプレイステーション２用ソフトウエア「パチスロ　アルゼ王国６」及び「パチスロ　アルゼ王国７」について、その販売額及び控除すべき経費並びにこれらから計算される利益の額は、別紙原告主張利益額一覧表のとおりである。ウ　上記利益額中の本件各著作物の寄与する割合は、上記(2)イウで主張したとおり、パチスロ機「クレイジーレーサーＲ」及び「爆釣」についてはいずれも７５パーセント、パチスロ機「ＩＲＥ－ＧＵＩ」並びにプレイステーション２用ソフトウェア「パチスロ　アルゼ王国６」及び「パチスロ　アルゼ王国７」についてはいずれも１００パーセントである。
なお、「パチスロ　アルゼ王国６」について、利益額中の本件各著作物の寄与率と、後述する本件商標の寄与率が、合計して１００パーセントを超える場合は、自動的に合計１００パーセントまで推定が覆滅すると考えるべきである。
(4)　著作権法１１４条３項による算定について
著作権法１１４条３項によって原告の損害を算定するにあたっては、以下のような事情が考慮されるべきである。
ア　著作権法１１４条３項は、侵害行為が行われた場合に、法の趣旨を貫徹するために、市場機会の利用可能性の侵奪をもって損害と観念し、市場機会の著作権者にとっての利用価値を損害賠償とする趣旨であるから、侵害者である被告らが得た利益を考慮すべきである。
本件でも、原告は、本件各著作物等を利用し自らパチスロ機を製作する計画を立てており、被告アルゼの侵害行為により自らの利用機会を妨げられたという関係にあるから、被告アルゼが得た利益の相当割合が損害額とされるべきである。
イ　ＳＮＫの逸失利益回復対策（案）では、パチスロソフトにつき売上数量ベースで１台あたり２万円のロイヤリティを支払う計画となっていた。被告アルゼの経営企画室が受け付けたＳＮＫの事前協議申請書でも、同様に、開発委託費（販売台数比例部分）名義の実質使用料（ロイヤリティ）が１台あたり２万円となっている。


原告の商標権及び原告が著作権を有する液晶画像図柄及び筐体図柄は、ＳＮＫが開発したパチスロソフトの本質をなすものであり、結局、原告がＳＮＫから譲り受けた本件商標権及び本件著作権（液晶画像図柄及び筐体図柄の）の価値こそが上記のロイヤリティの価格を決定しているものに他ならない。この１台あたり２万のロイヤリティは、被告アルゼの通常のパチスロ機の販売価格３６万円からすると、約６パーセントの使用料率となる。しかしながら、上記事前協議の時点では、ＳＮＫが被告アルゼの資本参加を受けて子会社として支援を受けている立場にあったことから、開発費や著作権等の使用料も、一般の適正な使用料率からすると相当低く抑えられたものと考えられる。したがって、そこで、適正な実施料率（使用料率）は、本来上記約６パーセントよりも相当高額のもの、すなわちその２倍以上の約１２パーセントが適切な使用料というべきである。
加えて、ＳＮＫが上記のような事前協議の交渉を行っていた時期は、被告パチスロ機の発売開始前で１万台程度の販売を予定していた段階での交渉であった。しかしその後、特に原告が著作権を有するパチスロ機「ＩＲＥ－ＧＵＩ」の液晶画像図柄、筐体図柄に関しては、これを一部翻案して利用した被告パチスロ機「爆釣」が２万３０００台以上売れ、これをゲームソフトに移植した「パチスロアルゼ王国７」が２０万本売れ、さらに被告パチスロ機「ＩＲＥ－ＧＵＩ」自体は、１万１０００台以上が売れたことを考慮すると、原告の著作物たる液晶画像図柄、筐体図柄の利用価値は非常に大きなものであったのであるから、侵害者である被告アルゼの利益額を参酌したより高額の対価をもって、賠償額とすべきである。ウ　実施料率は、権利者が自ら実施している場合は（又は将来の実施計画がある場合は）、高額の方向への考慮要素となるとされている。また、権利者が競業者にライセンスをしない政策をとっている場合も同様である。本件において、原告は、本件各著作物等を利用して自らパチスロ機開発を行う計画をしており、原告は、自らパチスロ機の開発を行い発売しているパチスロ機メーカーであるから、パチスロソフトに関して、他のパチスロ機メーカーにライセンス契約をする政策はとっていない。当時ＳＮＫはまだソフト開発会社にすぎなかったが、現在、原告は、被告アルゼと競業関係にあるパチスロ機メーカーである。したがって、この意味でも通常より高額の使用料率が認定されるべきである。エ　一方的に侵害をした者にライセンスをするとした場合の実施料は、事前に誠実にライセンス契約をした者に比べ、実務的には必ず高くなると考えられる。一般の侵害者ですらそうであり、これに加えて、被告アルゼの態度は、訴訟提起後に、新たな侵害行為を行うなど、通常以上に悪質であることを考慮すると、上記の適正な料率へ修正した使用料率よりさらに２倍以上の高額とされるべきであり、結局、以上の具体的事情を考慮すると原告が「著作権の行使により受けるべき金銭の額」は、被告らの総売上額の２４パーセント以上が相当である。
〔被告らの主張〕
(1)　損害額算出における返品数の扱いについて
返品された数量は、損害算定にあたって控除すべきである。
(2)　著作権法１１４条１項による算定について
ア　著作権法１１４条１項にいう「利益」とは、売上高から製造原価または仕入れ原価を差し引いた粗利益ではなく、そこから更に販売費、一般管理費等の諸経費を差し引いた純利益をいうと解すべきである。
イ　原告が同項の利益額として主張する数額は否認ないし争う。原告が代替性のある製品として主張する製品には代替性がない。
ウ　パチスロ機において、液晶画面や筐体パネル等で用いられているキャラクター図柄の利益への寄与は低い。パチスロ機においては、客の関心は、大当たりの際の昀大出球数や、大当たりの出しやすさ等にあり、そのため、パチスロ機の評価は、まず「出球」に左右されるからである。
また、パチスロ機のシミュレーションゲームにおける販売への寄与度は、シミュレートされるパチスロ機の人気に負うところが２割程度であり、シミュレーションソフトとしての完成度に負うところが８割程度である。また、公式にはアナウンスされていない「隠し機種」については、当該機種が隠し機種として収録されているということが知られている度合いに応じて更に変動するというべきである。そして、プレイステーション２用ソフトウエア「パチスロ　アルゼ王国６」及び「パチスロ　アルゼ王国７」は、いずれも数機種のパチスロ機をシミュレートするものであり、「クレイジーレーサーＲ」及び「爆釣」は、それぞれそのうちの１機種にすぎない。
これらの事情に照らせば、パチスロ機「クレイジーレーサーＲ」、「爆釣」及び「ＩＲＥ－ＧＵＩ」について、その利益額に対する本件各著作物の寄与割合は、（パチスロ機「クレイジーレーサーＲ」における本件各標章の寄与を加えても、）０．１パーセントを上回らず、また、上記各ソフトウエアの利益額に対する、本件各著作物の寄与割合は、「パチスロ　アルゼ王国６」について（本件各標章の寄与を加えても）０．０００９パーセント、「パチスロ　アルゼ王国７」について０．００５２パーセント程度である。
エ　同項ただし書は、譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を権利者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除すべきとする。
この、譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を権利者が販売することができないとする事情としては、侵害者の製品の方が低廉であるという事情、侵害者の売上げの中に当該知的財産権の実施・利用部分に起因するというより侵害者の製品の別の特徴に基づくところがあるとか、侵害者の広告等の販売努力によるところが大きいという事情、他の競合製品（侵害者の非侵害製品を含むが、権利者の製品を含まない。）があるという事情等がある。
(ア)　パチスロ機「クレイジーレーサーＲ」、「爆釣」及び「ＩＲＥ－ＧＵＩ」について、下記のとおり、譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を権利者が販売することができないとする事情が存在する。
①　パチスロ機の場合、パチンコ・パチスロ機が新規導入する機種の一部は、特定のメーカーの機種を当該メーカーの推奨するままに導入されるものである。被告アルゼの場合、パチスロ機メーカーとして昀大手企業であるから、この枠が大きい。


②　被告アルゼは、パチスロ機メーカーとしては業界昀大手であり、高いブランド力を有しており、かつ、直営の販売部隊及び販売代行店を含めて全国規模の巨大な販売組織を有していた。これに対し、原告は、パチスロ機に関して何の実績もない、いわゆる新規参入企業であり、その開発、製造するパチスロ機については何らのブランド力もなく、また、販売網も未整備の状態であった。したがって、被告アルゼが上記各パチスロ機を販売していなかったとしても、原告が販売することができたパチスロ機の台数は、極めて少数にとどまっていたはずである。
③　パチスロ機の市場は、パチンコ・パチスロ店における定期的な買換需要を主たるターゲットとしており、各パチンコ店などにおける実機の「入替時期」に納入できなければ全く意味のない商品である。したがって、原告において、上記各パチスロ機の代替品となるようなパチスロ機を開発し製造販売することができる可能性が仮にあったとしても、被告アルゼが上記各パチスロ機を販売していた時点ではそのようなパチスロ機を実際に製造・販売していなかったから、被告アルゼが上記各パチスロ機を販売していなかったとしても、原告が代替品を販売できたわけではない。
④　パチスロ機の市場は競争が厳しい。被告アルゼが上記各パチスロ機を販売しなかったとしても、その需要の大部分は、競合他社が製造・販売するパチスロ機に向かうことは想像するに難くない。
⑤　原告は、パチスロ機を製造・販売するためには、被告アルゼが有する特許や、日電協でプールしている特許等を回避してパチスロ機を開発しなければならない。すると、パチスロ愛好家から高く評価されている数々のシステムが使えないということになる。
上記各パチスロ機が製造・販売されなかった場合に原告が製造・販売することができたパチスロ機というのは、そのように面白味に欠けるものであったのであるから、上記各パチスロ機の実際の販売台数よりも相当少ない台数しか販売できなかったであろうことは明らかである。
(イ)　プレイステーション２用ソフトウエア「パチスロ　アルゼ王国６」及び「パチスロ　アルゼ王国７」について、下記のとおり、譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を権利者が販売することができないとする事情が存在する。①　被告アルゼは、パチスロ機メーカー昀大手として、パチスロファンから多大なる信用を勝ち取っていた。また、被告アルゼやそのグループ企業が開発したパチスロ機のシミュレーションソフトを「アルゼ王国」シリーズとして製造・販売することは、以前から行われており、上記各ソフトウエアには人気シリーズものとして、ファンからの信頼を勝ち取っていた。これに対し、原告は、パチスロ機メーカーとしては何の実績も信頼も勝ち取っておらず、パチスロ機のシミュレーションソフトを出した実績もない。
②　仮に、原告が販売していた格闘系ゲームソフトを権利者がその侵害の行為がなければ販売することができた物と解した場合、これらと上記各ソフトウエアとの間には、プレイステーション２用のゲームソフトであるという共通点しかないから、プレイステーション２用のゲームソフト市場における原告の市場支配率を超える部分は、権利者が販売することができないとする事情がある。
(3)　著作権法１１４条２項による算定について
ア　著作権法１１４条２項にいう「利益」とは、上記(2)アで主張したところと同様、純利益をいうと解すべきである。
イ　パチスロ機「クレイジーレーサーＲ」、「爆釣」及び「ＩＲＥ－ＧＵＩ」並びにプレイステーション２用ソフトウエア「パチスロ　アルゼ王国６」及び「パチスロ　アルゼ王国７」について、その販売額及び控除すべき経費並びにこれらから計算される利益の額は、別紙被告ら主張利益額一覧表のとおりである。上記(2)ウで主張したように、上記各パチスロ機の利益額に対する本件各著作物の寄与割合は、（パチスロ機「クレイジーレーサーＲ」における本件各標章の寄与を加えても、）０．１パーセントを上回らず、また、上記各ソフトウエアの利益額に対する、本件各著作物の寄与割合は、「パチスロ　アルゼ王国６」について（本件各標章の寄与を加えても）０．０００９パーセント、「パチスロ　アルゼ王国７」について０．００５２パーセント程度である。ウ　液晶画面に用いられているキャラクター図柄等についての著作権をＳＮＫから譲り受けたに過ぎない原告が、上記各パチスロ機を自ら製造・販売することは法的に許されなかったのであるし、また、仮に製造したとしても、被告アルゼと同様の知名度、実績、販売網、広告宣伝力を有しない原告が、被告アルゼによる実際の販売台数と同程度の台数を販売できた可能性はない。また、原告は、上記各パチスロ機が販売されていた当時、上記各パチスロ機の競合商品たるパチスロ機を製造・販売する能力はなかったし、現に販売していなかった。したがって、被告アルゼが上記各パチスロ機を販売していなかったとしても、原告が、被告アルゼが上記パチスロ機を販売したのと同程度の台数のパチスロ機を同時期に販売できた可能性はない。
また、原告は、上記各ソフトウエアが販売されていた当時、その競合商品たるパチスロシミュレーションソフトを製造・販売する能力はなかったし、現に販売していなかった。したがって、被告アルゼが上記各ソフトウエアを販売していなかったとしても、原告が、被告アルゼが上記各ソフトウエアを販売したのと同程度の本数のパチスロシミュレーションソフトを同時期に販売できた可能性はない。以上によれば、著作権法第１１４条２項による推定は覆滅されるべきである。
(4)　著作権法１１４条３項による算定について
パチスロ機にキャラクターの図柄や名称等を使用する場合に支払うライセンス料は、いわゆる著名キャラクターであっても、１台あたり１０００円から１５００円程度である。それ故、本件各著作物の各キャラクター図柄や筐体パネル図柄のような、オリジナルの著名ではないキャラクターの場合には、そもそも顧客吸引力がないため、ライセンス料は極めて低廉にならざるを得ないのが業界の取引上の常識である。
また、パチスロ機「ＩＲＥ－ＧＵＩ」には、既存のキャラクターである、「テリー・ボガード」及び「不知火舞」が使われているとはいえ、プレミアムキャラクターとして、限らせた条件下に短時間しか使用されておらず、これら既存キャラクター２体が使用されていたからといって、ライセンス料が通常の著名キャラクターの使用料相当に跳ね上がることはあり得ない。
したがって、キャラクター図柄等の使用許諾料は、１台あたり数十円程度である。
５　争点(12)（商標権侵害により生じた損害の有無及び損害額の算定方法）につ
いて
(1)　商標権侵害により原告に損害が生じていないといえるか
〔被告アルゼの主張〕


商標権侵害の場合において、侵害者は、損害の発生があり得ないことを抗弁として主張立証して、損害賠償の責めを免れることができるものと解される。すなわち、商標権は、商標の出所識別機能を通じて商標権者の業務上の信用を保護するとともに、商品の流通秩序を維持することにより一般需要者の保護を図ることにその本質があり、特許権や実用新案権等のようにそれ自体が財産的価値を有するものではないから、登録商標に類似する標章を第三者がその製造販売する商品につき商標として使用した場合であっても、当該登録商標に顧客吸引力が全く認められず、登録商標に類似する標章を使用することが第三者の商品の売上げに全く寄与していないことが明らかなときは、得べかりし利益としての実施料相当額の損害も生じていないというべきであり、昀高裁判所平成９年３月１１日判決（民集５１巻３号１０５５頁）もこれと同趣旨を判示する。
原告は、本件商標を一度も使用していない。したがって、本件商標には、原告の信用と結合した顧客吸引力は全く存在しない。
被告アルゼがパチスロ機「クレイジーレーサー」及び「クレイジーレーサーＲ」を発売する以前に本件商標又はこれに類似する商標が付された商品は存在しておらず、「クレイジーレーサー」及び「クレイジーレーサーＲ」の顧客吸引力は、パチスロ機メーカー昀大手である被告アルゼがその名称を使用したパチスロ機を製造・販売することによって初めて生じたものであって、被告アルゼの信用と結合したものである。したがって、被告アルゼがパチスロ機「クレイジーレーサーＲ」及び「パチスロ　アルゼ王国６」において別紙標章目録１ないし３記載の標章（以下「本件各標章」という。）を使用したとしても、原告には実施料相当額の損害も発生していないというべきである。
〔原告の主張〕
商標権が侵害された場合において、それにもかかわらず、使用料相当額の損害すら発生していないと認めるためには、①　少なくとも侵害行為地において当該登録商標に顧客吸引力が全く認められず、②　他に主として使用する標章がある一方、登録商標に類似する標章の使用が副次的にすぎない等、類似標章の使用が第三者の商品の売上に全く寄与していないことが明らかである、という２要件がいずれも充足される必要があるというべきである。
この点、本件各標章は、パチスロ機「クレイジーレーサーＲ」においては、当該パチスロ機の主たる、唯一のタイトル名として使用されており、その売上に寄与した度合いは顕著である。また、プレイステーション２用ゲームソフト「パチスロ　アルゼ王国６」においては、被告アルゼが自ら開設したホームページに広告として使用されており、売上に大きく貢献していることは明らかであるしさらに、隠しムービー（リアルムービー）として使用しており、ゲームソフト「パチスロ　アルゼ王国６」に収納されたゲームのタイトルを示すものとして重要な役割を果たしている。
したがって、被告アルゼによる本件商標権の侵害により、原告に損害が生じたことは明らかである。
(2)　損害額の算定方法
〔原告の主張〕
上記(1)のとおり、本件各標章は、被告アルゼの各侵害品の売上に寄与していること、被告アルゼが、侵害品を先に販売し市場の混乱を招いたからこそ、原告は、本件商標の使用を断念せざるを得なかったこと、パチスロ機「クレイジーレーサーＲ」への本件各標章の使用による本件商標の顧客吸引力の獲得を被告アルゼに得させるべきではないこと、第三者への許諾による使用も商標の使用と評価されること等の事情に照らせば、本件各標章のパチスロ機「クレイジーレーサーＲ」への使用並びにプレイステーション２用ゲームソフト「パチスロ　アルゼ王国６」への使用による本件商標権の侵害により原告に生じた損害の算定にあたっては、商標法３８条１項又は２項が選択的に適用されるべきである。なお、仮にこれが認められない場合には、同条３項に基づき、裁判所が認める相当な実施料率による損害賠償額が認定されるべきである。
〔被告アルゼの主張〕
ア　商標法３８条１項の適用について
(ア)　商標法３８条１項を適用するためには、侵害行為時に、侵害者商品と代替性のある権利者商品が販売可能に置かれている必要があり、かつ、権利者商品は当該商標が付されたものである必要がある。そして、同項所定の「商標権者がその侵害行為がなければ販売することができた」か否かについては、商標権者が侵害商標を付した商品と同一の商品を販売しているか否か、販売している場合、その販売の態様はどのようなものであったか、当該商標と商品の出所たる企業の営業上の信用等とどの程度結びついていたか等を総合的に勘案して判断すべきである。(イ)　原告は、本件商標を付したパチスロ機を生産・発売していない。また、原告が本件商標に関して商標権の譲渡を受けた平成１３年１０月末の段階では既に、メーシー販売がその製造・販売するパチスロ機の名称として「クレイジーレーサー」及び「クレイジーレーサーＲ」を登録済であり、原告が「クレージレーサー」またはこれに類似する商標を用いたパチスロ機を製造・販売できる可能性はなかった。
「クレイジーレーサー」及び「クレイジーレーサーＲ」との商標は、被告アルゼの子会社であるメーシー販売ブランドのパチスロ機の商品名として知られており、メーシー販売またはその親会社である被告アルゼの営業上の信用等と強く結びついているとはいえるが、原告の営業上の信用とは全く結びついていなかった。
以上の点を総合的に勘案して判断すれば、パチスロ機「クレイジーレーサーＲ」についていえば、被告アルゼが「メーシー販売」の名義の下「クレイジーレーサーＲ」を販売しなければ、原告が本件商標を付した自己の商品を販売することができたという関係は成り立たないことは明らかである。(ウ)　プレイステーション２用ソフトウエア「パチスロ　アルゼ王国６」についていえば、原告は本件商標を用いたパチスロシミュレーションソフトを製造・販売していたとの事実はない。また、原告は、「パチスロ　アルゼ王国６」でシミュレートされている他のパチスロ機については何らの権利を有しておらず、「クレイジーレーサーＲ」についても幾つかのキャラクター画と筐体パネル図の著作権しか有していない原告が、「パチスロ　アルゼ王国６」と同一の性能や効能を有するパチスロシミュレーションソフトを生産・販売することは、被告アルゼが「パチスロ　アルゼ王国６」を販売しようとしまいと不可能であった。しかも、「パチスロ　アルゼ王国６」において本件各標章は隠しムービー中に表示されるにすぎない。なお、被告アルゼが、インターネット上の被告アルゼのホームページに、「隠し機種『クレイジーレーサーＲ』出現！！」と表示したのは平成１４年３月１４日ころであるから、それ以前の「パチスロ　アルゼ王国６」の販売については、上記ホームページ上での本件各標章の表示と明らかに因果関係を有しない。そして、「パチスロ　アルゼ王国６」の販売の１００パーセント近くは平成１３年１２月になされている。


以上の点を総合的に勘案して判断すれば、被告アルゼが「パチスロアルゼ王国６」の隠しムービー中に本件各標章を表示しなければ原告が本件商標を使用した自己の商品を販売することができたという関係は明らかに成り立たない。(エ)　以上のとおりであるから、本件において、商標法３８条１項が適用される余地がないことは明らかである。
イ　商標法３８条２項の適用について
商標法３８条２項が適用されるためには、権利者が侵害品と競合関係に立つ商品を製造・販売している必要がある。しかし、上記のとおり、原告が本件商標を付したパチスロ機やプレイステーション２用ソフトウエアを製造・販売したことはない。したがって、本件において、同項が適用される余地がないことも明らかである。
ウ　なお、原告は、被告アルゼによる本件各標章の使用によって、原告が自ら本件商標を使用する機会を妨げられたと述べるが、被告アルゼは、原告が本件商標権を譲り受ける以前に、既にメーシー販売名義で製造・販売されたパチスロ機の名称として、「クレイジーレーサー」ないし「クレイジーレーサーＲ」という標章を用いていたのであり、原告の主張は明らかに失当である。６　争点(13)（商標権侵害により生じた損害額）について
〔原告の主張〕
(1)　損害額算出における返品数の扱いについては、前記４〔原告の主張〕(1)と同様である。
(2)　　商標法３８条１項による算定について
ア　商標法３８条１項にいう「単位数量当たりの利益の額」とは、前記４〔原告の主張〕(2)アで著作権法１１４条１項について主張したところと同様、製品販売額から変動経費を控除した上で単位数量当たりの額として算出した、いわゆる限界利益を指すというべきである。
イ　パチスロ機「クレイジーレーサーＲ」と代替可能性のある原告製品であるパチスロ機「メタルスラッグ」の単位数量当たりの利益の額は、前記４〔原告の主張〕(2)イで主張したとおり、２６万３３９５円である。本件商標は、パチスロ機のストーリー性ある演出を担う液晶画像図柄、筐体図柄に共通して標章として使用され、パチスロ機のタイトルを表わす標章として使用されることを予定されたものである。したがって、本件商標の液晶付パチスロ機の利益獲得に寄与する度合いは顕著であるから、利益額中の本件商標の寄与する割合は、１０パーセントを下らない。
ウ　プレイステーション２用ソフトウエア「パチスロ　アルゼ王国６」と代替可能性のある原告製品であるプレイステーション２用ソフトウエアの上記原告製品の単位数量当たりの利益の額は、前記４〔原告の主張〕(2)ウで主張したとおり、２８９９円である。
本件商標は、パチスロ機のストーリー性ある演出を担う液晶画像図柄、筐体図柄に共通して標章として使用され、パチスロ機のタイトルを表わす標章として使用されることを予定されたものであり、とりもなおさず、パチスロシミュレーションソフトにあってもゲームソフトのタイトルを表わす名称ともなることを予定されたものである。したがって、本件商標のパチスロシミュレーションソフトの利益獲得に寄与する度合いは顕著であるから、利益額中の本件商標の寄与する割合は、２０パーセントを下らない。
なお、同ソフトウエアについて、前述した利益額中の本件各著作物の寄与率と、本件商標の寄与率が、合計して１００パーセントを超える場合は、自動的に合計１００パーセントまで推定が覆滅すると考えるべきである。エ　前記４〔原告の主張〕(2)エで主張したところと同様、同項ただし書にいう、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を権利者が販売することができないとする事情は存在しない。
(3)　　商標法３８条２項による算定について
ア　商標法３８条２項にいう利益の額とは、前記４〔原告の主張〕(3)アで著作権法１１４条２項について主張したところと同様、製品販売額から変動経費を控除した上で単位数量当たりの額として算出した、いわゆる限界利益を指すというべきであり、被告アルゼが得た利益の額は、別紙原告主張利益額一覧表のとおりである。
イ　上記利益額中の本件商標の寄与する割合は、上記(2)イウで主張したとおり、パチスロ機「クレイジーレーサーＲ」については１０パーセント、プレイステーション２用ソフトウェア「パチスロ　アルゼ王国６」については２０パーセントである。
なお、同ソフトウエアについて、前述した利益額中の本件各著作物の寄与率と、本件商標の寄与率が、合計して１００パーセントを超える場合は、自動的に合計１００パーセントまで推定が覆滅すると考えるべきである。
(4)　商標法３８条３項による算定について
著作権法３８条３項によって原告の損害を算定するにあたっては、前記４の〔原告の主張〕(4)で主張したところと同様の事情が考慮されるべきである。
〔被告アルゼの主張〕
(1)　損害額算出における返品数の扱いについて
返品された数量は、損害算定にあたって控除すべきである。
(2)　商標法３８条１項による算定について
ア　商標法３８条１項にいう「利益」の額とは、前記４〔被告らの主張〕(2)アで著作権法１１４条１項について主張したところと同様、純利益をいうと解すべきであり、原告が同項の利益額として主張する数額は否認ないし争う。原告が代替性のある製品として主張する製品には代替性がない。
イ　前記４〔被告らの主張〕(2)ウで主張したとおり、パチスロ機においては、客の関心は、大当たりの際の昀大出球数や、大当たりの出しやすさ等にあり、そのため、パチスロ機の評価は、まず「出球」に左右され、まして、「クレージレーサー」という本件商標のもつ出所識別機能には、何ら寄与するところはない。その他、前記４〔被告らの主張〕(2)ウで主張したに照らせば、パチスロ機「クレイジーレーサーＲ」の利益額に対する本件各標章の寄与割合は、本件各著作物の寄与を加えても、０．１パーセントを上回らず、また、プレイステーション２用ソフトウェア「パチスロ　アルゼ王国６」の利益額に対する本件商標の寄与割合は、本件各著作物の寄与を加えても、０．０００９パーセント程度である。ウ　パチスロ機「クレイジーレーサーＲ」及びプレイステーション２用ソフトウェア「パチスロ　アルゼ王国６」について、同項ただし書にいう、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を権利者が販売することができないとする事情があることは、前記４〔被告らの主張〕(2)エで主張したところと同様である。
(3)　商標法３８条２項による算定について
ア　商標法３８条２項にいう「利益」の額とは、前記４〔被告らの主張〕(3)アで著作権法１１４条２項について主張したところと同様、純利益をいうと解すべきであり、被告アルゼが得た利益の額は、別紙被告ら主張利益額一覧表のとおりである。


上記(2)イで主張したように、パチスロ機「クレイジーレーサーＲ」の利益額に対する本件商標の寄与割合は、本件各著作物の寄与を加えても、０．１パーセントを上回らず、また、プレイステーション２用ソフトウェア「パチスロ　アルゼ王国６」の利益額に対する本件商標の寄与割合は、本件各著作物の寄与を加えても、０．０００９パーセント程度である。
イ　前記４〔被告らの主張〕(3)ウで主張した事情に照らせば、商標法３８条２項による推定も覆滅されるべきである。
(4)　商標法３８条３項による算定について
前記４〔被告らの主張〕(4)で主張したところと同様である。７　争点(14)（著作権侵害及び商標権侵害により生じた損害のうち弁護士費用相当額）について
〔原告の主張〕
原告は、被告アルゼが原告の著作権侵害及び商標権侵害行為を重ねたことにより、本件の訴訟提起を余儀なくされた。
したがって、被告アルゼの著作権侵害行為及び商標権侵害行為と相当因果関係にある損害としての弁護士費用は、本件の各損害額合計額の１割である、８億７５７１万４９３０円が相当である。
〔被告らの主張〕
否認ないし争う。
第４　当裁判所の判断
１　事実経過について
本件中間判決の〔当裁判所の判断〕１記載のとおり（ただし、本件中間判決４０頁１５行の「乙２８」とあるのを「乙第２８号証」と訂正する。）であるから、これを引用する。
２　争点(1)ないし(8)について
本件中間判決の〔当裁判所の判断〕２ないし９（ただし、８(2)及び９(2)を除く。）記載のとおり（ただし、本件中間判決４９頁４行、５４頁３行、６行、１０行の各「本件著作物」とあるのをいずれも「本件各著作物」と訂正する。）であるから、これらを引用する。
３　争点(9)（差止め等の必要性）について
被告アルゼが、本件中間判決後も、引き続き、プレイステーション２用ゲームソフト「パチスロ　アルゼ王国６」及び「パチスロ　アルゼ王国７」を、インターネットに展開する自社のホームページを介して販売しており、上記各ソフトウエアは、本件中間判決後も、全国の小売店店頭で販売されており、また、被告らにおいてこれを回収していないという原告の主張に対し、被告らは認否主張をせず、争うことを明らかにしないから、これらの事実を認めたものとみなす。上記争いのないものとみなされる事実によれば、被告アルゼにおいて、主文第１項に掲げる方法により原告の有する著作権の侵害行為を継続し、また、被告らにおいて、主文第４項に掲げる方法により原告の有する著作権の侵害行為を継続していると認められるから、これらの行為を差し止める必要があるといえる。また、主文第２項及び第５項に掲げる廃棄の措置は、上記侵害行為の停止のため、必要なものということができる。
また、上記争いのないものとみなされる事実によれば、被告アルゼにおいて、主文第３項に掲げる方法により原告の有する商標権の侵害行為を継続し、また将来これを行うおそれがあるものと認められるから、これらの行為を差し止める必要があるといえる。
以上のとおり、原告が請求する差止め及び廃棄の必要性は、いずれもこれを認めることができる。
４　争点(10)（著作権侵害についての故意過失の有無と、生じた損害額の算定方法）について
(1)　故意過失の有無について
ア　被告アルゼについて
本件中間判決の〔当裁判所の判断〕５(1)記載のとおり、ＳＮＫは、被告アルゼに対し、一貫して著作権使用許諾料を含めたパチスロ機開発委託費の支払を期待し、その取り決めをするように求め、被告アルゼも、遅くとも平成１３年４月には、その取り決めをしていないことを問題として認識するようになっていたことを推認することができ、しかも、その後、本件訴訟に至るまで、被告アルゼ自身がパチスロ機「クレイジーレーサー」等のパチスロ機に使用されている図柄の著作権について、ＳＮＫから譲渡を受けたり、利用許諾を受けているとの認識をしていたことを窺わせる事情は認められないのであるから、被告アルゼにおいて、被告らの行為が他者の著作権を侵害することを認識ないし予見することは可能であり、また、認識ないし予見すべきであるのにこれを怠ったものというべきである。したがって、本件における著作権の侵害行為について、被告アルゼには少なくとも過失があったことを認めることができる。
イ　被告日本アミューズメント放送について
原告が、被告日本アミューズメント放送に故意又は過失があったとする根拠として主張する事実は、①　同被告は、本件各著作物等の存在を認識し、また、プレイステーション２用ソフトウエア「パチスロ　アルゼ王国７」は、本件各著作物等の表現形式を素材として使用して作出されたものであることについての事実認識があった、②　被告らは、同一グループに属する関連会社であるから、同ソフトウエアの販売についても、意思を共同する、というものである。しかしながら、著作権侵害行為について過失があるというためには、侵害者において、その行為が他者の著作権を侵害することを認識・予見することが可能であり、かつ、認識・予見すべきであるのにこれをしなかったことが必要であると解すべきであり、これを認めるためには、侵害者において、少なくとも、当該著作物について、他に権利者が存在することを認識・予見することが可能であり、かつ、認識・予見すべきであるのにこれをしなかったことが必要であるというべきである。
ところが、原告が主張する上記①及び②の事実によっては、被告日本アミューズメント放送が、プレイステーション２用ソフトウエア「パチスロ　アルゼ王国７」に使用されている著作物について、被告アルゼ以外に権利者が存在することを認識・予見すべきであるのにこれをしなかったとまで認めることはできず、他にこれを認めるに足りる主張も証拠もない。
また、被告日本アミューズメント放送が、被告アルゼの子会社であるからといって（本件中間判決〔前提となる事実〕）、それだけで被告アルゼと過失を共同するものではないことはいうまでもない。
したがって、被告日本アミューズメント放送には、丁事件の訴状が送達されるまでの侵害行為については、故意又は過失があったものと認めることはできない。
もっとも、被告日本アミューズメント放送は、丁事件の訴状が送達されたことにより、上記ソフトウエアの販売行為が、原告の著作権を侵害する可能性があることを知ったと明らかに認めることができるから、同被告に丁事件の訴状が送達された平成１４年９月１０日より後の侵害行為については、同被告に過失があったものと認めることができる。
(2)　損害の算定方法について
当裁判所は、本件における著作権侵害により原告に生じた損害額の算定においては、著作権法１１４条１項及び２項はいずれも適用することができず、原告の予備的主張に基づき、同条３項により算定を行うべきであると判断する。その理由は、以下のとおりである。
ア　著作権法１１４条１項について


(ア)　著作権法１１４条１項は、侵害品の譲渡等数量に、著作権者等が「その侵害の行為がなければ販売することができた物」の単位数量当たりの利益額を乗じて得た額を、著作権者等の当該物にかかる販売等を行う能力に応じた額を超えない限度において、損害額とすることができる旨規定する。したがって、同項を適用する前提としては、著作権者等において、「その侵害の行為がなければ販売することができた物」を販売する能力を有していることが必要である。
ここで、「その侵害の行為がなければ販売することができた物」とは、少なくとも、侵害品と代替性のある、すなわち侵害品と競合する、権利者の製品であることを要する。なぜならば、同項は、侵害行為によって権利者が市場における販売の機会を喪失することにより生じる損害を、（侵害者が特定の事情を立証しない限り）侵害者の譲渡数量と同数を権利者が販売できたと考えて把握しようとするものと解されるところ、そこでは市場における侵害品と権利者製品の競合の実態が前提となるからである。
また、権利者において、「その侵害の行為がなければ販売することができた」というためには、その侵害行為が行われた時点において、権利者がその製品を市場に供給する能力を有していることが必要であり、供給する能力を獲得する予定を有していたというだけでは足りないと解すべきである。この点につき、原告は、同項は、権利者の損害を「市場機会の喪失」と捉えるものであるから、代替製品の需要が継続してあり、いったん、侵害品に需要が食われてしまうと、その後、権利者が著作物の使用品を販売できなくなる関係にあるような市場では、侵害当時に権利者が著作物の使用品を販売可能な状態に置いている必要はなく、権利者の潜在的能力を含めて柔軟にその能力を認めるべきであるとか、パチスロ機業界においては、企画し開発を終えたパチスロ機の販売開始時期が、企画・開発から、１年ないし２年後となることは、よくあることであるから、同項の権利者の実施能力には、潜在的実施能力も含めて考えるべきであるなどと主張する。しかしながら、上記のとおり、同項が、侵害行為によって権利者が市場における販売の機会を喪失することにより生じる損害を、侵害者の譲渡数量と同数を権利者が販売できたと考えて把握しようとするものと解される以上、現に市場において侵害品と権利者製品が競合して存在するか、少なくとも権利者が市場にその製品を提供する準備ができていなければ、侵害者の譲渡数量と同数を権利者が販売できたと考えることは不可能である。すなわち、商品には需要者にとって購入が必要な時期があり、また、著作物には流行があるのであって、例えば、何らかの著作物を使用した物品（キャラクターを付したランドセルや耐久消費財、その時点の流行テレビドラマ中の著作物を使用したアクセサリーなど）について、侵害品を購入した需要者を想定してみると、仮に購入時点で侵害品も権利者製品も存在しなかった場合には、その時点で市場に供給されている侵害品と代替性のある製品を購入するということが考えられるのであって、この購入をせずに将来供給される計画のある権利者製品の発売を待ち、既に購入が必要な時期を徒過したランドセルや耐久消費財や、流行遅れとなったアクセサリーなどを購入するとは考え難いところである。したがって、権利者において、「その侵害の行為がなければ販売することができた」というためには、その侵害行為の時点において、侵害品と代替性のある製品を販売しているか、少なくともその準備ができていることを必要とすると解すべきであり、原告の上記主張は採用することができない。
なお、被告らは、原告にはパチスロ開発・製造会社としての信用がなかった等と主張し、著作権法１１４条１項の適用のためには、権利者に製品を市場に供給する能力があるだけでは足りず、実際に権利者の製品が市場に供給された際にこれに対する需要が生じることまでも必要である旨主張するようであるが、このような事情は、同項ただし書きにいう、「譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を著作権者等が販売することができないとする事情」として考慮するべきものと解すべきであるから、この点についての被告らの主張も採用することができない。(イ)　以上を前提として本件について検討するに、原告の主張を前提としても、原告が、ゲームソフト「ザ・キング・オブ・ファイターズ」を元としたパチスロ機の開発を行い、この保通協の型式試験に適合したのは平成１４年１２月９日であり、ゲームソフト「メタルスラッグ」を元としたパチスロ機「メタルスラッグ」の開発を行い、この保通協の型式試験に適合したのは平成１５年１２月１０日であって、現に原告が販売しているのはこの後者であり、また、原告がパチスロ機の生産工場の用地を確保したのは平成１４年４月であり、工場の生産設備を整えて、全国防犯協会連合会の許可を受けたのは平成１５年７月であるというのである。
一方、被告アルゼがパチスロ機「クレイジーレーサーＲ」、「爆釣」及び「ＩＲＥ－ＧＵＩ」を販売したのは、平成１４年１２月までであったのであるから、原告の上記主張を前提としても、被告アルゼが上記各パチスロ機を販売していた期間において、原告が、代替性のある製品として、パチスロ機を販売していたとも、その準備ができていたとも認めることはできない。したがって、被告アルゼによる上記各パチスロ機の販売期間において、原告が「その侵害の行為がなければ販売することができた物」を販売する能力を有していたと認めることはできないから、著作権法１１４条１項を適用して、被告アルゼによる上記各パチスロ機の販売行為により原告に生じた損害を算定することはできないというべきである。
(ウ)　また、プレイステーション２用ソフトウエア「パチスロ　アルゼ王国６」及び「パチスロ　アルゼ王国７」について検討するに、これらは、いずれもパチスロ機の動作を家庭用ゲーム機であるプレイステーション２上でシミュレートするゲームソフトであるところ、原告において、被告らによる上記各ソフトウエアの販売期間に、プレイステーション２用のパチスロ機シミュレーションソフトを販売し、あるいはその準備ができていたことについては、主張も立証もない。したがって、被告らがプレイステーション２用ソフトウエア「パチスロ　アルゼ王国６」及び「パチスロ　アルゼ王国７」を販売していた期間において、原告が、代替性のある製品である、プレイステーション２用のパチスロ機のシミュレーションソフトを販売していたとも、その準備ができていたとも認めることはできない。
原告は、プレイステーション用ソフトウエア及びプレイステーション２用ゲームソフト一般についての製造販売能力があることを主張する。しかしながら、パチスロ機のシミュレーションソフトと、それ以外の、格闘ゲーム等のゲームソフトとで、その購買層が同一ないし重複するとは直ちにいうことができず、またこれを認めるだけの証拠もないから、プレイステーション用ゲームソフト及びプレイステーション２用ゲームソフト一般が、プレイステーション２用ソフトウエア「パチスロ　アルゼ王国６」及び「パチスロ　アルゼ王国７」と代替性を有すると認めることはできない。
したがって、被告らによる上記各ソフトウエアの販売期間において、原告が「その侵害の行為がなければ販売することができた物」を販売する能力を有していたと認めることはできないから、著作権法１１４条１項を適用して、被告らによる上記各ソフトウエアの販売行為により原告に生じた損害を算定することはできないというべきである。
イ　著作権法１１４条２項について


(ア)　著作権法１１４条２項は、侵害者が侵害行為により利益を受けているときは、その利益の額は、著作権者等が受けた損害の額と推定する旨規定する。同項は、侵害行為によって権利者が市場における販売の機会を喪失することにより生じる損害につき、侵害者が受けた利益額が立証されればこれを損害額と推定することにより、権利者の主張立証責任の軽減を図ることをその趣旨とするものと解される。
したがって、侵害行為の当時、権利者が自ら製品の販売を行っておらず、その準備もできていない場合には、権利者において将来製品の販売をする予定があったとしても、同項を適用することはできないと解すべきである。ここで、同項の適用の前提となる権利者により販売が行われているべき製品としては、同条１項と同様に、少なくとも、侵害品と代替性のある、すなわち侵害品と競合する、権利者の製品であることを要すると解すべきである。なぜならば、同条２項は、同条１項と同様、侵害行為によって権利者が市場における販売の機会を喪失することにより生じる損害を把握しようとするものと解されるところ、そこでは市場における侵害品と権利者製品の競合の実態が前提となるからである。
この点につき、原告は、現行の著作権法１１４条２項が、従来、同条１項として規定されていたところに、現行の同条１項が新設されるに伴って、２項に移されたものであるという経過に照らして、権利者が著作物の使用品を販売する予定があったが、侵害行為により販売できなくなった場合や、将来販売する予定があるなどの場合も、著作権法１１４条２項を適用すべきであるとか、「侵害者の行為によって権利者の販売量が減少し、あるいは、増えるべき販売量が増加しなかった」という関係にあるかどうかは、著作物の性質、当該著作物の流通する市場の実情に応じて事案ごとに判断されるべきであり、経時的に価値を失う性質のものではない著作物について、これらを使用した製品を含め、代替可能性のある製品の製造販売を権利者が予定し、侵害者と権利者が、市場で競合する関係にあるときには、侵害者の行為によって権利者の販売量が減少し、あるいは、増えるべき販売量が増加しなかった関係にあるといえるから、同項を適用すべきなどと主張する。しかし、上記のとおり、同項が、侵害行為によって権利者が市場における販売の機会を喪失することにより生じる損害についての権利者の主張立証責任を軽減しようとするものと解される以上、市場において現に侵害品と権利者製品が競合しているか、少なくとも権利者が市場にその製品を提供する準備ができていなければ、権利者が市場における販売の機会を喪失するとは考え難い。したがって、同項の適用のためには、権利者が将来製品を販売する予定があるだけでは足りず、侵害行為の時点において、権利者において、侵害品と代替性のある製品を販売しているか、少なくともその準備ができていることを必要とすると解すべきであり、原告の上記主張は採用することができない。
また、原告は、「侵害抑止のサンクション」という観点から、著作権法１１４条２項を適用し、制裁的に侵害者の利益を吐き出させるべきであると主張する。しかしながら、我が国の不法行為に基づく損害賠償制度は、被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し、加害者にこれを賠償させることにより、被害者が被った不利益を補てんして、不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするものであり、加害者に対する制裁や、将来における同様の行為の抑止を目的とするものではなく、したがって、被害者が加害者から、実際に生じた損害の賠償に加えて、制裁及び一般予防を目的とする賠償金の支払を受け得るとすることは、我が国における不法行為に基づく損害賠償制度の基本原則ないし基本理念と相いれないものであるというべきであるから、原告の上記主張は採用の限りでない（昀高裁判所平成９年７月１１日判決・民集５１巻６号２５７３頁参照）。(イ)　以上を前提として本件について検討するに、被告アルゼによるパチスロ機「クレイジーレーサーＲ」、「爆釣」及び「ＩＲＥ－ＧＵＩ」の販売期間において、原告が、これらと代替性のある製品として、パチスロ機を販売していたとも、その準備ができていたとも認められないこと、また、被告らによるプレイステーション２用ソフトウエア「パチスロ　アルゼ王国６」及び「パチスロ　アルゼ王国７」の販売期間において、原告が、これらと代替性のある製品として、プレイステーション２用のパチスロ機のシミュレーションソフトを販売していたとも、その準備ができていたとも認められないことは、前記ア(イ)(ウ)のとおりである。したがって、著作権法１１４条２項を適用して、被告らによる上記各パチスロ機及び各ソフトウエアの販売行為により原告に生じた損害を算定することはできないというべきである。
５　争点(11)（著作権侵害により生じた損害額）について(1)　前記４のとおり、本件においては、被告らによる著作権侵害行為により原告に生じた損害については、著作権法１１４条３項に基づいて算定すべきであるから、これにより算定される損害の額について検討をする。同項は、権利者は、著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を、損害の額として賠償を請求することができる旨定める。したがって、同項による損害額の算定にあたっては、訴訟当事者間の具体的事情を考慮した妥当な使用料相当額を算定し、これを損害額とするべきである。
原告は、同項は、侵害行為が行われた場合に、法の趣旨を貫徹するために、市場機会の利用可能性の侵奪をもって損害と観念し、市場機会の著作権者にとっての利用価値を損害賠償とする趣旨であると主張するが、同項の文言に照らして採用することができない。
また、原告は、被告らの態度が悪質であることから、同項の使用料率として、適正な料率へ修正した使用料率よりさらに２倍以上の高額とされるべきであると主張するが、我が国の不法行為に基づく損害賠償制度が、加害者に対する制裁や、将来における同様の行為の抑止を目的とするものではないことは、前記４(2)イ(ア)で述べたとおりであるから、この主張も採用することができない。(2)　そこで、まず、パチスロ機「クレイジーレーサーＲ」、「爆釣」及び「ＩＲＥ－ＧＵＩ」について、本件各著作物等の妥当な使用料相当額について検討する。


上記各パチスロ機にかかる諸事情を検討するに、本件中間判決の〔当裁判所の判断〕１及び３記載のとおり、上記各パチスロ機の開発態様は、ＳＮＫが企画及びサブ基盤部分と筐体等の開発を、被告アルゼが主基盤部分の開発、全体の統括・調整及び発行済み株式の全部を保有していた子会社であるメーシー販売を通じた販売を、それぞれ分担する態様の、被告アルゼとＳＮＫによる共同開発であったというべきであり、本件各著作物も、これに使用するために作成されたものであること、平成１２年１２月ころ、ＳＮＫが、被告アルゼに提出した「ＳＮＫ業態変更に伴う逸失利益回復対策（案）」と題する書面では、パチスロ機の開発費として各２０００万円、売上に対するロイヤリティーとして１台当たり２万円を見込んでいたこと、平成１３年１月末頃、ＳＮＫが、被告アルゼに締結を求めた開発委託基本契約及び開発委託個別契約の案では、開発の過程で取得した著作権等は両者の共有とし、被告アルゼがＳＮＫに対し、基本開発委託費を１機種当たり２０００万円、販売ロイヤリティーを１台当たり２万円としていたことが認められる。そして、上記の販売ロイヤリティーは、画像図柄や筐体図柄等、本件各著作物等の使用料も含むものではあるが、これに尽きるものではなく、企画やサブ基盤全体の開発を考慮した利益の配分としての性質を有すると解され、その金額の設定にも、パチスロ機の開発過程で取得した著作権はＳＮＫと被告アルゼの共有とする前提があったというべきである。のみならず、そもそも、上記の販売ロイヤリティーの金額は、ＳＮＫが発案したもので、被告アルゼと合意に至ったものではない。
他方、上記各パチスロ機１台の販売単価は、両当事者いずれの主張によっても、３０万円ないし３５万円程度である（ただし、パチスロ機「クレイジーレーサーＲ」については、被告アルゼは、約１１万円であると主張する。）。以上のとおりの事情に加え、上記各パチスロ機における本件各著作物等の使用態様等、本件に現れた各種事情に照らせば、本件において、被告アルゼが原告に支払うべき著作物使用料相当額としては、販売した上記各パチスロ機１台当たり１０００円とするのが相当である。
なお、パチスロ機「ＩＲＥ－ＧＵＩ」においては、本件各著作物の他、原告が著作権を有する「テリー・ボガード」及び「不知火舞」の図柄を翻案したものも用いられているが、本件に現れたその使用態様及び頻度に照らせば、上記パチスロ機について、原告に支払うべき著作物使用料相当額を異にするべきものとは解されない。
(3)　次に、プレイステーション２用ソフトウエア「パチスロ　アルゼ王国６」及び「パチスロ　アルゼ王国７」について、本件各著作物の妥当な使用料相当額について検討する。
上記各ソフトウエアにかかる諸事情を検討するに、上記(2)で検討したところに加え、上記各ソフトウエア１本の販売単価は、「パチスロ　アルゼ王国６」が３４２２円、「パチスロ　アルゼ王国７」が３４２５円であること（当事者間に争いがない。）、「パチスロ　アルゼ王国７」は、４機種のパチスロ機のシミュレーションソフトの集合体であり、「クレイジーレーサーＲ」はそのうちの１機種にすぎないこと、「パチスロ　アルゼ王国７」は、５機種のパチスロ機のシミュレーションソフトの集合体であり、「爆釣」はそのうちの１機種にすぎないこと（いずれも当事者間に争いがない。）、さらに、上記各ソフトウエアにおける本件各著作物の使用態様等、本件に現れた各種事情に照らせば、本件において、被告らが原告に支払うべき著作物使用料相当額としては、販売した上記各ソフトウエア１本当たり１０円とするのが相当である。
(4)　前記〔前提となる事実〕記載のとおり、平成１３年１１月１日以降、被告アルゼが販売した、パチスロ機「クレイジーレーサーＲ」、「爆釣」及び「ＩＲＥ－ＧＵＩ」並びにプレイステーション２用ゲームソフト「パチスロ　アルゼ王国６」の台数ないし本数、並びに、被告らが販売した、プレイステーション２用ゲームソフト「パチスロ　アルゼ王国７」の本数は、いずれも、別紙販売数一覧表のとおりである。
ここで、同表の「－」〔マイナス〕の付された数値はその台数ないし本数の返品があったことを示すものであるところ、原告は、いったん売上があった以上、侵害行為があったのであるから、返品の事実は、損害たる使用料相当額の算定にあたって考慮すべきではないと主張する。しかしながら、使用数に応じて著作物使用料を定める場合に、販売数に応じて使用料を算定する方式による際には、この販売数は実質的な販売数をもって計算するべきと解され、返品分がこれに含まれると解するのは相当ではないから、本件における使用料相当額の算出にあたっても、上記の返品数は販売数から控除すべきである。そして、この控除にあたっては、個々の返品がどの販売に対応するものか明らかではない以上、返品があった月から遡って近い販売数から順に控除するのが合理的である。
(5)　以上述べたところにしたがって、原告の損害額を算出すると、別紙認定損害額（著作権）一覧表記載のとおりとなる。
ただし、このうち、プレイステーション２用ゲームソフト「パチスロ　アルゼ王国７」にかかる損害については、前記４(1)イのとおり、被告日本アミューズメント放送について過失を認めることができる侵害行為は、同被告に丁事件の訴状が送達された平成１４年９月１０日より後のものに限られるところ、平成１４年９月に生じた損害についてこれが同月１０日より後の販売行為にかかるものと認めるに足りる証拠はないから、同月までに生じた損害については被告アルゼが単独で、同年１０月以降に生じた損害については被告らが連帯して、賠償の責を負うものというべきである。
また、遅延損害金については、各月に生じた損害についてこれがその月の末日より前の販売行為にかかるものと認めるに足りる証拠はないから、各月の末日をその起算点として認めるべきであり、これと原告の請求を合わせ考慮すると、本件で認容すべき遅延損害金の起算日は、別紙認定遅延損害金起算日（著作権）一覧表記載のとおりとなる。
６　争点(12)（商標権侵害により生じた損害の有無及び損害額の算定方法）につ
いて


(1)　商標権侵害により原告に損害が生じていないといえるかについて被告アルゼは、商標権侵害の場合において、侵害者は、損害の発生があり得ないことを抗弁として主張立証して、損害賠償の責めを免れることができ、登録商標に類似する標章を第三者がその製造販売する商品につき商標として使用した場合であっても、当該登録商標に顧客吸引力が全く認められず、登録商標に類似する標章を使用することが第三者の商品の売上げに全く寄与していないことが明らかなときは、実施料相当額の損害も生じていないというべきであると主張し、昀高裁判所平成９年３月１１日判決（民集５１巻３号１０５５頁）を援用する。そして、原告は、本件商標を一度も使用していないから、本件商標には、原告の信用と結合した顧客吸引力は全く存在せず、原告には損害が生じていないと主張する。そこで検討するに、確かに、被告アルゼが援用する上記判決は、登録商標に類似する標章を第三者がその製造販売する商品につき商標として使用した場合であっても、当該登録商標に顧客吸引力が全く認められず、登録商標に類似する標章を使用することが第三者の商品の売上げに全く寄与していないことが明らかなときは、実施料相当額の損害も生じていないというべきである旨判示する。しかし、上記判決は、侵害者が権利者の登録商標に類似する標章を、侵害者の多数存在する店舗のうちの２店舗の壁面やウインドウに表示したという事案において、①　権利者が登録商標を使用しておらず、登録商標に知名度がなく、業務上の信用及び顧客吸引力もほとんどなく、②　侵害者の名称が既に著名なものとなっており、その使用する、権利者の登録標章とは類似しない標章も著名性を獲得し、業務上の信用及び顧客吸引力を有していたという前提事実の下で、③　侵害者は、権利者の登録商標に類似する標章を、ごくわずかに、副次的に用いたことがあるものの、主には、権利者の登録標章とは類似しない標章を用いていたという事案であり、このような事実関係においては、権利者の登録商標に類似する標章の使用は、侵害者の売上げに何ら寄与していないと判断されたものである。これに対し、本件における侵害行為の態様は、本件中間判決の主文２項及び５項に掲げるとおり、本件商標に類似する本件各標章を、商品であるパチスロ機の名称としてその筐体やガイドブックに付し、あるいは、このパチスロ機の家庭用ゲーム機用シミュレーションソフトの映像中に表示し、さらにその広告としてインターネット上のサイトに掲載するというものであって、この使用態様を、わずかであるとか、副次的であると評価することはできないから、本件は上記判決と事案を異にするというべきである。
そして、本件においては、上記のとおり、本件商標に類似する本件各標章を、パチスロ機の名称として上記の態様で使用しているのである。ところで、商標は、たとえ未使用商標であっても、使用の仕方によっては、語感の良さや外観・観念の好ましさで顧客を引きつける場合もあるから、本件各標章がその商品であるパチスロ機である「クレイジーレーサーＲ」や、そのシミュレーションソフトを含む「パチスロ　アルゼ王国６」の売上げに全く寄与していないことが明らかであると認めることはできない。
したがって、本件においては、被告アルゼによる商標権侵害により原告に損害が生じていないということはできない。
(2)　損害額の算定方法について
当裁判所は、本件における商標権侵害により原告に生じた損害額の算定においては、商標法３８条１項及び２項はいずれも適用することができず、原告の予備的主張に基づき、同条３項により算定を行うべきであると判断する。その理由は、以下のとおりである。
ア　商標法３８条１項は、侵害品の譲渡数量に、権利者が「その侵害の行為がなければ販売することができた商品」の単位数量当たりの利益額を乗じて得た額を、権利者の使用の能力に応じた額を超えない限度において、損害額とすることができる旨規定する。また、同条２項は、侵害者が侵害行為により利益を受けているときは、その利益の額は、権利者が受けた損害の額と推定する旨規定する。これらの規定は、権利者が現に登録商標を自ら使用して利益を受けている場合において、侵害行為があったことにより権利者に生じる逸失利益について、権利者の主張立証責任を軽減することを趣旨とするものと解される。したがって、侵害行為の当時、少なくとも、権利者が、登録商標を自ら使用して利益を受けていない場合には、同条１項ないし２項を適用することはできないというべきである。
イ　これを前提として本件について検討するに、本件の全主張及び証拠によっても、原告が、現在まで、本件商標を自ら使用したことがあるとは認められず、かえって、原告は、現在まで、本件商標を自ら使用したことがないことを認めているところである。
したがって、本件において、商標法３８条１項又は２項を適用して、原告に生じた損害額を算定することはできないというべきである。ウ　この点につき、原告は、本件各標章は、被告アルゼの各侵害品の売上に寄与していること、被告アルゼが、侵害品を先に販売し市場の混乱を招いたからこそ、原告は、本件商標の使用を断念せざるを得なかったこと、パチスロ機「クレイジーレーサーＲ」への本件各標章の使用による本件商標の顧客吸引力の獲得を被告アルゼに得させるべきではないこと、第三者への許諾による使用も商標の使用と評価されること等の事情をあげて、商標法３８条１項又は２項が選択的に適用されるべきである旨主張する。
しかしながら、侵害行為により侵害者が利益を上げていたとしても、これが直ちに同条１項又は２項が予定する権利者の損害に結びつくものではないことは上記のとおりである。また、権利者が自ら登録商標の使用をしなかった理由が、既に侵害行為が行われていたからであったとしても、権利者が現に登録商標の使用により利益を受けていないことには変わりはなく、したがって現にこの減少という損害が生じるものと考えることもできない。さらに、登録商標の顧客吸引力の獲得を侵害者に得させるべきではないとしても、これは侵害者に対する侵害行為の差止め等の必要を導くとしても、損害賠償とは直接結びつくものではない。第三者への許諾による使用に関していえば、そもそも、これが妨げられることにより権利者に生じる損害は、減少する使用料相当額であるから、同条１項及び２項ではなく、同条３項を適用すべき場面であることは明らかである。
以上のとおりであるから、この点に関する原告の主張は採用することができない。
７　争点(13)（商標権侵害により生じた損害額）について(1)　前記６のとおり、本件においては、被告らによる商標権侵害行為により原告に生じた損害については、商標法３８条３項に基づいて算定すべきであるから、これにより算定される損害の額について検討をする。


同項は、権利者は、登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額を、損害の額として賠償を請求することができる旨定める。したがって、同項による損害額の算定にあたっては、訴訟当事者間の具体的事情を考慮した妥当な実施料相当額を算定し、これを損害額とするべきである。
原告は、前記５(1)で摘示したような、著作権侵害行為により生じた損害を著作権法１１４条３項により算定するにつき考慮すべきと原告が主張する事情を、商標法３８条３項の適用の際にも同様に考慮すべきと主張するが、前記５(1)で述べたところと同様に、採用することができない。
(2)　そこで、本件における、本件商標の使用の妥当な実施料相当額について検討を進める。
一般に登録商標を商品名に使用する場合の実施料については、様々な算定方式が存在するところ、本件においては、パチスロ機「クレイジーレーサーＲ」に関しても、プレイステーション２用ソフトウエア「パチスロ　アルゼ王国６」に関しても、類似標章を商品に付す態様と、これを広告に付す態様の行為が併存する。しかし、この広告も、結局は上記パチスロ機ないしソフトウエアを販売する目的のものであるから、本件においては、広告に付す態様での使用に対応するものも含めて、類似標章を付した商品である上記パチスロ機ないしソフトウエアの販売数量に応じて実施料を算定する方式によるのが相当である。
そこで、上記パチスロ機及びソフトウエアにかかる諸事情を検討するに、前記５(2)(3)で検討したところに加え、「ＣＲＡＺＹ　ＲＡＣＥＲ（クレイジーレーサー）」という標章は、そもそも、ＳＮＫによる商標登録出願以前に、ＳＮＫの従業員により、パチスロ機「クレイジーレーサーＲ」の原型となったパチスロ機「クレイジーレーサー」の企画立案の際に、そのタイトル（ただし、当初は仮題であった。）として考え出されたものであること（本件中間判決〔当裁判所の判断〕１(1)カ）、本件商標について、原告は自ら使用したことがなく、原告の営業努力や信用が、本件商標の顧客吸引力に寄与していたとは認められないこと、パチスロ機「クレイジーレーサーＲ」における本件各標章の使用態様は、これを機種名とし、需要者に容易に認識される態様で使用しているものであるが、プレイステーション２用ソフトウエア「パチスロ　アルゼ王国６」における本件各標章の使用態様は、「クレイジーレーサーＲ」が隠し機種とされているため、商品の外面や包装等、需要者が特段の操作をせずとも認識し得る態様では使用されておらず、上記ソフトウエアを動作させ、一定の操作をしたときに画面上に表示されるものに留まること（ただし、その広告としての使用であるインターネット上の被告アルゼのサイトに掲載した記事中の使用は、需要者に容易に認識される態様である。）、その他、本件に現れた各種事情に照らせば、本件において、被告アルゼが原告に支払うべき実施料相当額としては、販売した上記パチスロ機１台当たり１００円、上記ソフトウエア１本当たり１円とするのが相当である。
(3)　前記〔前提となる事実〕記載のとおり、平成１３年１１月１日以降、被告アルゼが販売した、パチスロ機「クレイジーレーサーＲ」及びプレイステーション２用ゲームソフト「パチスロ　アルゼ王国６」の台数ないし本数は、いずれも、別紙販売数一覧表のとおりである。
ここで、同表の「－」〔マイナス〕の付された数値はその台数ないし本数の返品があったことを示すものであるところ、実施料相当額の算出にあたって、この返品数は販売数から控除すべきである。そして、この控除にあたっては、個々の返品がどの販売に対応するものか明らかではない以上、返品があった月から遡って近い販売数から順に控除すべきことは、前記５(4)で述べたところと同様である。(4)　以上述べたところにしたがって、原告の損害額を算出すると、別紙認定損害額（商標権）一覧表記載のとおりとなる。
また、遅延損害金については、前記６(5)で述べたところと同様に、本件で認容すべき遅延損害金の起算日は、別紙認定遅延損害金起算日（商標権）一覧表記載のとおりとなる。
８　争点(14)（著作権侵害及び商標権侵害により生じた損害のうち弁護士費用相当額）について
原告が被った損害額のうち、弁護士費用相当分としては、本件事案の難易、請求額、上記認容額、その他諸般の事情を勘案し、４００万円をもって相当と認める。
また、遅延損害金については、原告の請求に照らし、上記全額に対して平成１６年２月１４日（平成１６年１月２８日付け訴えの変更申立書送達日の翌日）をその起算日とすべきである。
10　結論
以上のとおりであるから、原告の請求は、主文掲記の限度で理由がある。よって、主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第２６民事部
裁判長裁判官　　　　山　　田　　知　　司
裁判官　　　　中　　平　　　　　健
裁判官　　　　守　　山　　修　　生
（別紙）
遅延損害金起算日一覧表販売数一覧表原告主張利益額一覧表被告ら主張利益額一覧表認定損害額（著作権）一覧表認定遅延損害金起算日（著作権）一覧表認定損害額（商標権）一覧表認定遅延損害金起算日（商標権）一覧表図柄目録Ｃ１Ｃ２Ｃ３Ｃ４Ｃ５Ｃ６Ｃ７Ｄ１Ｄ２Ｄ３Ｄ４の１Ｄ４の２Ｄ５Ｄ６Ｄ７Ｄ８の１Ｄ８の２Ｄ８の３Ｄ９の１Ｄ９の２Ｄ１０の１Ｄ１０の２Ｄ１１の１Ｄ１１の２Ｄ１１の３標章
目録１標章目録２標章目録３


平成１３年（行ケ）第２７６号　特許取消決定取消請求事件
平成１４年１０月３１日口頭弁論終結
判　　　　　　　決
原　　　　　　　　告　　　　出光興産株式会社
訴訟代理人弁理士　　　　　　大　谷　　　保
同　　　　東　平　正　道
同　　　　土　田　美　隆
同　　　　原　　　茂　樹
被　　　　　　　　告　　　　特許庁長官　太　田　信一郎
指定代理人　　　　　　　　　涌　井　幸　一
同　　　　雨　宮　弘　治
同　　　　一　色　由美子
同　　　　森　田　ひとみ
同　　　　大　橋　良　三
被告補助参加人　　　　　　　株式会社ジャパンエナジー
訴訟代理人弁理士　　　　　　加々美　紀　雄
被告補助参加人　　　　　　　新日本石油株式会社
訴訟代理人弁護士　　　　　　岡　澤　英　世
訴訟代理人弁理士　　　　　　森　田　順　之
主　　　　　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
(1)特許庁が平成１０年異議第７３５７２号事件について平成１３年４月２７日にした決定を取り消す。
(2)訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「高性能燃料油」とする特許第２７１０６０３号の特許（昭和６２年６月１９日に出願された特願昭６２－１５３８３６号（以下「原出願」といい，その願書に添付された明細書を「原明細書」という。）について平成８年２月９日になされた分割出願（以下「本件出願」といい，その願書に添付された明細書を「本件明細書」という。）に基づき，平成９年１０月２４日に設定登録された。以下「本件特許」といい，その発明を「本件発明」という。）の特許権者である。
本件特許に対し，請求項１ないし５につき，特許異議の申立てがあり，特許庁は，この申立てを，平成１０年異議第７３５７２号事件として審理した。原告は，この審理の過程で，平成１１年３月２３日，本件明細書の訂正の請求をした（以下「本件訂正請求」といい，本件訂正請求に係る明細書を「本件訂正明細書」という。）。特許庁は，審理の結果，平成１３年４月２７日，本件訂正は認められないとした上，「特許第２７１０６０３号の請求項１ないし５に係る特許を取り消す。」との決定をし，平成１３年５月２１日にその謄本を原告に送達した。２　本件発明の特許請求の範囲は，次のとおりである（以下，順次「本件発明１」，「本件発明２」などという。）。
「１．リサーチ法オクタン価９９．５以上，モーター法オクタン価８７．９以上，芳香族分５０容量％以下，７０℃までの留出分２７容量％以上でありかつリード蒸気圧０．６６７ｋｇ／ｃｍ２以上であることを特徴とする高性能燃料油。２．５０％（容量）留出温度が，１１０℃以下である請求項１記載の高性能燃料油。
３．リード蒸気圧が，０．６６７～０．７５０ｋｇ／ｃｍ２である請求項１又は２記載の高性能燃料油。
４．イソペンタン留分を含有する請求項１～３のいずれかに記載の高性能燃料油。
５．改質ガソリンを含有する請求項１～４のいずれかに記載の高性能燃料油。」
３　本件訂正請求に係る本件訂正明細書に記載された特許請求の範囲は，次のとおりである（以下，順次「本件訂正発明１」，「本件訂正発明２」などという。下線部が本件訂正請求による変更箇所である。）。
「１．リサーチ法オクタン価９９．５以上，モーター法オクタン価８７．９以上，芳香族分５０容量％以下，７０℃までの留出分２７容量％以上，リード蒸気圧０．６６７ｋｇ／ｃｍ２以上であり，かつアルコールを含有しないことを特徴とする高性能燃料油（但し，オレフィン分１８．６容量％以上のものを除く）。２．５０％（容量）留出温度が，１１０℃以下である請求項１記載の高性能燃料油。
３．リード蒸気圧が，０．６６７～０．７５０ｋｇ／ｃｍ２である請求項１又は２記載の高性能燃料油。
４．イソペンタン留分を含有する請求項１～３のいずれかに記載の高性能燃料油。
５．改質ガソリンを含有する請求項１～４のいずれかに記載の高性能燃料油。」
４　決定の理由


決定は，別紙決定書の写しのとおり，本件出願は，適法な分割出願とは認められず，出願日の遡及は認められないから，現実の出願日である平成８年２月９日に出願されたものであるとした上で，(1)本件訂正発明１ないし５は，訂正拒絶理由通知において示した刊行物９（PROCEEDINGSDIVISIONOF   REFINING1969Vol.49AMERICANPETROLEUM   INSTITUTEp.691-718），並びに，刊行物２（「平成４年度自工会受託研究報告書『市販自動車用燃料の性状調査試験』平成５年７月，財団法人日本自動車研究所」平成５年９月，i，ii頁，及び，「平成４年度自工会受託研究報告書『市販自動車燃料の性状調査試験（別冊）』平成５年７月，財団法人日本自動車研究所」平成５年８月，目次，１～４，１５頁）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項により特許出願の際独立して特許を受けることができないものであり，本件訂正請求は認められない，(2)本件発明１ないし５は，刊行物である特公平７－１０９８０号公報（本件原明細書）に記載された本件原発明と同一であり，また，本件発明１ないし３は，上記刊行物２に記載された発明と同一であるから，特許法２９条１項３号に該当すると，認定判断した。
第３　原告主張の決定取消事由の要点
決定は，原明細書の記載内容の認定を誤り（取消事由），その結果，本件出願は，適法な分割出願とは認められず，出願日の遡及は認められないとして，これを前提に論を進めたため，本件訂正発明の独立特許要件及び本件発明の特許要件についての判断を誤ったものであるから，違法として取り消されるべきである。１　決定は，「原明細書には，上記したように，特定の成分と特定の性状を組み合わせた燃料油に係る発明のみが記載され，特定の性状のみによって特定される燃料油に係る発明は記載されていないところ，本件発明が特定の性状のみによって特定される燃料油に係る発明であることは明らかである。そうすると，本件発明は，全体として原明細書に記載されていたものとは認められないから，原出願の一部であったものとはみることができない。したがって，本件発明の出願は，適法な分割出願とは認められず，出願日の遡及は認められないから，現実の出願日である平成８年２月９日に出願したものである。」（決定書５頁，６頁），と認定した。原明細書の特許請求の範囲には，特定の成分と特定の性状を組み合わせた燃料油に係る発明しか記載されていないことは事実である。しかし，次の２に述べるとおり，原明細書の発明の詳細な説明，特に実施例及び比較例には，昀終製品である高性能燃料油における特定性状の技術的意義が明確に開示されており，そこに示されている特定の性状によって特定される燃料油，という発明が記載されていると認定できるのである。すなわち，原明細書に記載されている特定成分と特定性状を組み合わせた燃料油（原明細書の特許請求の範囲に記載された発明）は，実質的には，上記，特定の性状によって特定される燃料油，という発明の具体的な実施態様に相当する発明であり，結局のところ，原明細書を全体としてみれば，そこには，特定性状を有する昀終製品たる高性能燃料油（第１発明）とその実施態様（第２発明）の２発明の双方が開示されているのである。そして，本件出願は，この第１発明を分割出願したものであって，２以上の発明を包含する特許出願の一部を新たな特許出願としたものであり，特許法４４条１項に基づく適法な分割出願である。そうである以上，決定は，原明細書の記載内容の認定を誤り，そのために，本件出願は適法な分割出願とは認められない，との誤った判断をしたという以外にないのである。
２　本件発明が原明細書に記載されていることは，次に述べるところから明らかである。
(1)原明細書には，原発明の課題（目的），課題の解決のために必要な構成が上位概念的に記載されている。すなわち，原明細書には，「本発明は高性能燃料油に関し，詳しくは高速耐ノック性，加速性，燃焼性，始動性ならびに低温運転性等に優れた無鉛で高オクタン価の燃料油に関する。」（甲第７号証１頁右欄）として，原発明の課題（目的）が上位概念的に記載されている。そして，原明細書には，上記性能を有する燃料油組成物の性状として，特定のリサーチ法オクタン価（ＲＯＮ），モーター法オクタン価（ＭＯＮ），芳香族分含有量，７０℃までの留出分，リード蒸気圧を有する燃料油組成物が記載されているのである。例えば，「本発明の燃料油I，IIは，いずれもリサーチ法オクタン価99.5以上（通常は100前後），モーター法オクタン価88.6以上（通常は90前後），芳香族分50容量％以下でありかつ70℃までの留出分（ΔE70）が25容量％以上（通常は27容量％前後）の性状を有するものである。さらに，50％（容量）留出温度が110℃以下，リード蒸気圧が
0.75kg/cm
以下のものが好ましい。ここで，芳香族分の含量が50容量％を越えるものでは，燃料系統に使用されているゴムが劣化したり，排出ガス中の有害物質が増加するなどの問題が生ずる。また，ΔE70が25容量％未満のものでは，たとえリサーチ法オクタン価やモーター法オクタン価が高いものであっても，始動性や低温運転性に劣る。」（甲第７号証３頁左欄）と記載され，また，原明細書の効果の欄に，「本発明の高性能燃料油は，ＲＯＮ，ＭＯＮが高いのみならず，蒸気圧，蒸留性状さらには芳香族分含量等のバランスがとれているため，耐ノック性，特に高速時における耐ノック性にすぐれるとともに，低温運転性，始動性，燃焼性，加速性などにおいてすぐれており，ガソリン自動車用燃料，とりわけターボ，ツインカムなどの高性能エンジン搭載車の高品質ガソリン燃料として，極めて有効に利用しうる。」（同５頁右欄）との記載があり，これらから明らかなように，昀終製品である燃料油組成物の性状によって，本件発明の効果が発揮されることが明確に記載されている。さらに，原明細書には，「要するに前述した燃料油Ｉの要求性状を満たすように選定すればよい。」（同２頁右欄）及び「要するに前述した燃料油IIの要求性状を満たすように選定すればよい。」（同３頁左欄）との記載があり，昀終製品の要求性状を特定のものにすることが重要であり，そのための基材の配合量については，特に限定されないことが明記されているのである。このように，原明細書においては，発明の詳細な説明の項に，その発明の課題（目的）のほか，その課題解決のための発明に必要な構成として，燃料油の性状が上位概念的に記載されているのである。


(2)原明細書では，特許請求の範囲の請求項１及び２において，２種類の燃料油組成物が記載されており，これが燃料油Ｉ及び燃料油Ⅱとして，２頁左欄に定義されている。しかし，これらは，使用される基材が異なるだけであり，その性状は，原明細書で特定される一定の範囲に入るものなのである。すなわち，原明細書では，特定の性状を有する燃料油が上位概念の発明として記載されており，これを具現化する態様として，基材を異にする燃料油Ｉ及び燃料油Ⅱが記載されているにすぎないのである。したがって，原明細書の特許請求の範囲が，燃料油の性状と基材を必須の構成要件とする形を採っていたとしても，原明細書を全体としてみれば，そこには，その上位概念の発明が記載されていると解することができるのである。
(3)燃料油の業界では，新しい性能を有する燃料油の開発の手順として，燃料油の性能を実現するための諸性状を設定することが基本であり，次にその特定性状を目標として，各自の有する基材を駆使して，燃料油を調合する，ということが，原明細書の出願当時から，一般的に知られており，かつ，よく行われていた。昀終製品である燃料油の性状が特定されれば，その性状に対応した性能が発現されるのであって，その性能は基材の種類にはよらない，ということは，原出願の出願当時から，当業界では広く知られていた事項である。
このことを裏付けるものとして，丸善石油技報（甲第４号証，以下「甲４文献」という。）がある。甲４文献は，１９７４年に有鉛ガソリンを無鉛ガソリンに切り替える際に用いられた，新たなガソリンを開発する手法について，１９７１年に解説したものである。甲４文献は，まえがきに続いて，将来のガソリン品質の動向，ガソリン基材の選定，該基材を配合しての無鉛ガソリンの製造という順に構成されており，これは正に，燃料油組成物を開発する手順そのものである。すなわち，当業界では，甲４文献の表２に示されるような，リード蒸気圧，気液比，分留性状，オクタン価及び組成等の必要性状を決定することが大変重要であり，ここにガソリン開発のポイント，すなわち発明思想が存在するのである。そして，次に，これを実現するための基材，配合手法を決めるのであり，これにより，ガソリンとしての発明思想が実施可能なものとなり，発明として完成するのである。(4)原明細書には，燃料油の新たに目指すべき性能，それを実現できる燃料油の性状，それにより達成される技術的な効果が明確に記載されているのであるから，当業者であれば，原明細書に記載された性状によって特定される高性能燃料油を一つの発明思想として認識することができるのである。原明細書には，それを具現化するための基材の具体的な調合例も２種類記載されており，原明細書には性状で特定された燃料油の発明について，当業者がその技術的事項のすべてを正確に理解し，かつ実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているのである。したがって，原明細書には，特定の性状のみで特定された燃料油が，発明として完成された内容で記載されているのである。
第４　被告の反論の骨子
原明細書には，特許請求の範囲においても，発明の詳細な説明の項においても，（Ａ）特定の改質ガソリン，（Ｂ）アルキレート，（Ｃ）特定のイソペンタン留分の３成分と，高性能燃料油としてのリサーチ法オクタン価，モーター法オクタン価，芳香族分，７０℃までの留出分において特定の性状を有することを，一体不可分の構成とする燃料油Ⅰと，上記（Ａ）ないし（Ｃ）及び（Ｄ）特定の軽質接触分解ガソリンの４成分と，上記の特定の性状を有することを，一体不可分の構成とする燃料油Ⅱとが記載されているだけである。したがって，原明細書に，原告が主張するような，燃料油の性状のみによって特定される発明について，その構成及び効果が記載されているとする余地はない。決定に，原告が主張する認定判断の誤りはない。
第５　当裁判所の判断
１　分割出願の要件について
特許法４４条は，２以上の発明を包含する１個の特許出願をした出願人に対し，当該特許出願の１部を１又は２以上の新たな特許出願とする手続をすることを認め，その新たな特許出願は，もとの特許出願のときに出願したものとみなす，と規定している。この分割出願制度の趣旨及び特許法４４条の規定の文言に照らすと，分割出願が適法であるためには，①分割前のもとの出願が，その願書に添附した明細書又は図面の記載において２以上の発明を包含し，分割出願に係る発明がその２以上の発明の一部であること，②分割出願に係る発明と分割後の原出願の発明とは同一ではないことを要する，と解すべきである。
２　原明細書に記載された発明と本件発明との比較
(1)特許請求の範囲


原明細書の特許請求の範囲の記載は，次のとおりである（甲第７号証）。「【請求項１】（Ａ）リサーチ法オクタン価１０１．５以上，リード蒸気圧０．３ｋｇ／ｃｍ２以上および沸点範囲３０～２００℃である改質ガソリン，（Ｂ）アルキレート及び（Ｃ）リサーチ法オクタン価９０～９５のイソペンタン留分を必須成分とし，リサーチ法オクタン価９９．５以上，モーター法オクタン価８８．６以上，芳香族分５０容量％以下でありかつ７０℃までの留出分が２５容量％以上であることを特徴とする高性能燃料油。（以下「原出願の発明１」という。）【請求項２】（Ａ）リサーチ法オクタン価１０１．５以上，リード蒸気圧０．３ｋｇ／ｃｍ２以上および沸点範囲３０～２００℃である改質ガソリン，（Ｂ）アルキレート，（Ｃ）リサーチ法オクタン価９０～９５のイソペンタン留分及び（Ｄ）リサーチ法オクタン価９３．５～９６．５，リード蒸気圧０．６～１．０５ｋｇ／ｃｍ２および沸点範囲２５～１００℃である軽質接触分解ガソリンを必須成分とし，リサーチ法オクタン価９９．５以上，モーター法オクタン価８８．６以上，芳香族分５０容量％以下でありかつ７０℃までの留出分が２５容量％以上であることを特徴とする高性能燃料油。（以下「原出願の発明２」という。）」（以下，上記各成分を単に（Ａ），（Ｂ），（Ｃ），（Ｄ）で表わすことがある。「リサーチ法オクタン価９９．５以上，モーター法オクタン価８８．６以上，芳香族分５０容量％以下でありかつ７０℃までの留出分が２５容量％以上である」との性状を単に「Ｘ」ということもある。原明細書の２頁左欄で定義されているのと同様に，請求項１の（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）を必須成分とし，性状をＸとする燃料油を「燃料油Ｉ」，請求項２の（Ａ），（Ｂ），（Ｃ），（Ｄ）を必須成分とし，性状をＸとする燃料油を「燃料油Ⅱ」ともいう。）。本件発明１と原出願の発明１を対比すると，両者は，リサーチ法オクタン価，モーター法オクタン価，芳香族分，７０℃までの留出分において特定の性状を有する高性能燃料油である点で一致しているものの，原出願の発明１が，リード蒸気圧の性状を規定しておらず，また，何よりも（Ａ）特定の改質ガソリン，（Ｂ）アルキレート及び（Ｃ）特定のイソペンタン留分を必須成分としている点で，本件発明１と明確に相違している。また，本件発明１と原出願の発明２を対比すると，上記と同様に，原出願の発明２がリード蒸気圧の性状を規定しておらず，また，何よりも（Ａ）特定の改質ガソリン，（Ｂ）アルキレート，（Ｃ）特定のイソペンタン留分及び（Ｄ）特定の軽質接触分解ガソリンを必須成分としている点で，本件発明１と相違していることは明らかである。
(2)発明の詳細な説明
原明細書の発明の詳細な説明に，本件発明１が記載されているかどうかについて検討する。
原明細書の発明の詳細な説明には，次のような記載がある（甲第７号証。下線付加）。
(ｱ)「本発明は高性能燃料油に関し，詳しくは高速耐ノック性，加速性，燃焼性，始動性ならびに低温運転性等に優れた無鉛で高オクタン価の燃料油に関する。」（甲第７号証１頁右欄）
(ｲ)「本発明者らは上記従来の燃料の欠点を解消して，高速耐ノック性に優れるとともに，加速性，燃焼性，始動性，低温運転性などの良好な高性能燃料油を開発すべく鋭意研究を重ねた。その結果，特定の性状を有する改質ガソリンに，アルキレート及びイソペンタン留分，さらに必要により軽質接触分解ガソリンを配合したものが，上記要求特性をすべて満たす高性能ガソリンになることを見出し，本発明を完成するに至った。すなわち本発明は，（Ａ）リサーチ法オクタン価１０１．５以上，リード蒸気圧０．３ｋｇ／ｃｍ２以上および沸点範囲３０～２００℃である改質ガソリン，（Ｂ）アルキレート及び（Ｃ）リサーチ法オクタン価９０～９５のイソペンタン留分を必須成分とし，リサーチ法オクタン価９９．５以上，モーター法オクタン価８８．６以上，芳香族分５０容量％以下でありかつ７０℃までの留出分が２５容量％以上であることを特徴とする高性能燃料油（以下，「燃料油Ｉ」という。）を提供するとともに，上記（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分及び（Ｄ）リサーチ法オクタン価９３．５～９６．５，リード蒸気圧０．６～１．０５ｋｇ／ｃｍ２および沸点範囲２５～１００℃である軽質接触分解ガソリンを必須成分とし，リサーチ法オクタン価９９．５以上，モーター法オクタン価８８．６以上，芳香族分５０容量％以下でありかつ７０℃までの留出分が２５容量％以上であることを特徴とする高性能燃料油（以下，「燃料油Ⅱ」という。）を提供するものである。」
（同２頁左欄）


(ｳ)「本発明の燃料油Ｉは，（Ａ），（Ｂ）及び（Ｃ）の三成分を必須成分とし，また，燃料油Ⅱはこれらの各成分と（Ｄ）成分の四成分を必須成分とするものである。ここで，（Ａ）成分である改質ガソリンは，……。次に，（Ｂ）成分であるアルキレートは，……。続いて，（Ｃ）成分であるイソペンタン留分は，……。本発明の燃料油Ｉは，上記（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分を必須成分とするものであり，その配合割合は用いる各成分の性状等により異なり一義的に決定することはできない。要するに前述した燃料油Ｉの要求性状を満たすように選定すればよい。通常は，（Ａ）成分である改質ガソリン１００容量部に対して，（Ｂ）成分であるアルキレート６～５５容量部，（Ｃ）成分であるイソペンタン留分３～２８容量部の範囲で適宜配合し混合すればよい。一方，本発明の燃料油Ⅱは，上記（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分とともに，（Ｄ）成分として軽質接触分解ガソリンを必須成分とする。この軽質接触分解ガソリンは，……。本発明の燃料油Ⅱは，上記（Ａ），（Ｂ），（Ｃ），（Ｄ）成分を必須成分とするものであり，その配合割合は従来燃料油Ｉと同様に用いる各成分の性状等により異なり一義的に決定することはできず，要するに前述した燃料油Ⅱの要求性状を満たすように選定すればよい。通常は，（Ａ）成分である改質ガソリン１００容量部に対して，（Ｂ）成分であるアルキレート６～８６容量部，（Ｃ）成分であるイソペンタン留分３～４３容量部，（Ｄ）成分である軽質接触分解ガソリン３～５８容量部の範囲で適宜配合し混合すればよい。」（同２頁左欄～３頁左欄）
(ｴ)実施例１ないし４については，原明細書（甲第７号証３頁左欄２９行～４頁８欄２３行）に，２種類の（Ａ），各１種類の（Ｂ），（Ｃ），（Ｄ）を組み合わせ，燃料油Ｉ（（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ））について１種，燃料油Ⅱ（（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＋（Ｄ））について３種の，いずれも性状Ｘの燃料油について具体的配合例の記載がある。
(ｵ)「本発明の高性能燃料油は，ＲＯＮ，ＭＯＮが高いのみならず，蒸気圧，蒸留性状さらには芳香族分含量等のバランスがとれているため，耐ノック性，特に高速時における耐ノック性にすぐれるとともに，低温運転性，始動性，燃焼性，加速性などにおいてすぐれており，ガソリン自動車用燃料，とりわけターボ，ツインカムなどの高性能エンジン搭載車の高品質ガソリン燃料として，極めて有効に利用しうる。」（５頁右欄）
以上の記載による限り，原明細書には，（Ａ）ないし（Ｃ）の３成分を必須成分とし，これと性状Ｘを一体不可分の構成とする燃料油Ⅰと，（Ａ）ないし（Ｄ）の４成分を必須成分とし，これと性状Ｘを一体不可分の構成とする燃料油Ⅱとが記載されているだけであり，原明細書の発明１及び２は，（Ａ）ないし（Ｃ）の成分又は（Ａ）ないし（Ｄ）の成分を必須成分とし，これと特定の性状Ｘを有する燃料油をその技術思想とする発明であることが明らかである。原明細書（甲第７号証）全体をよくみても，本件発明１のように，燃料油を構成する成分について何の限定もなく，単にその性状だけで特定される発明については，その記載を見いだすことができない。このことは，原明細書の発明１及び２が上記のとおりのものである以上，むしろ，当然のことというべきである。
(3)原告は，原明細書に「特定の性状のみによって特定される燃料油に係る発明」が記載されていると主張し，その根拠として，原明細書には，「本発明の燃料油Ｉ，Ⅱは，いずれもリサーチ法オクタン価９９．５以上（通常は１００前後），モーター法オクタン価８８．６以上（通常は９０前後），芳香族分５０容量％以下でありかつ７０℃までの留出分（ΔＥ７０）が２５容量％以上（通常は２７容量％前後）の性状を有するものである。さらに，５０％（容量）留出温度が１１０℃以下，リード蒸気圧が０．７５ｋｇ／ｃｍ２以下のものが好ましい。ここで，芳香族分の含量が５０容量％を越えるものでは，燃料系統に使用されているゴムが劣化したり，排出ガス中の有害物質が増加するなどの問題が生ずる。また，ΔＥ７０が２５容量％未満のものでは，たとえリサーチ法オクタン価やモーター法オクタン価が高いものであっても，始動性や低温運転性に劣る。」（甲第７号証３頁左欄）との記載があることを主張する。しかし，原明細書には，同記載に続いて，「なお，本発明の燃料油Ⅰ，Ⅱは，上記の必須成分ならびに性状を有するものであるが，この性状を維持できる範囲で……を適宜加えることも有効である。」（同３頁左欄）との記載がある。このように，原明細書においては，（Ａ）ないし（Ｃ）の３成分あるいは（Ａ）ないし（Ｄ）の４成分が必須の成分であることが明言されていることからすれば，原告が前記主張の根拠として指摘する記載は，上記各成分を必須成分とすることを前提にした上での，その性状についての記載にすぎないことが明らかであり，根拠となり得るものではない。
原告は，また，原明細書の上記(ｳ)中の「要するに前述した燃料油Ｉの要求性状を満たすように選定すればよい。」等の記載も上記主張の根拠として挙げる。しかし，同記載の直前に，「本発明の燃料油Ｉは，上記（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）成分を必須成分とするものでありその配合割合は用いる各成分の性状等により異なり一義的に決定することはできない。」との記載があること，及び，その直後に「通常は，（Ａ）成分である改質ガソリン１００容量部に対して，（Ｂ）成分であるアルキレート６～５５容量部，（Ｃ）成分であるイソペンタン留分３～２８容量部の範囲で適宜配合し混合すればよい。」との記載があることからすれば，原明細書の上記記載は，燃料油の上記性状が必須成分の配合割合を選定するための指標となることを述べたものにすぎず，原明細書においても性状のみにより特定される発明が上位概念的に記載されているとの原告の上記主張の根拠とならないことが明らかである。


３　原告は，原明細書では，特定の性状を有する燃料油が上位概念の発明として記載されており，これを具現化する態様として，素材を異にする燃料油Ｉ及び燃料油Ⅱが記載されているにすぎないのである，したがって，原明細書の特許請求の範囲が，燃料油の性状と基材を必須の構成要件とする形をとっていたとしても，原明細書には，全体としてその上位概念の発明が記載されていると解することができるのである，と主張する。
しかし，原明細書においては，Ｘの性状のみならず，それを実現するための，（Ａ）ないし（Ｃ）の３成分あるいは（Ａ）ないし（Ｄ）の４成分が必須の成分であることが上記のとおり明瞭に記載されているのであり，Ｘの性状を有する燃料油組成物であれば，それを構成する成分が（Ａ）ないし（Ｃ）の３成分あるいは（Ａ）ないし（Ｄ）の４成分以外のものでもよい，というようなことについては，これを直接示す記載はもちろん，これを示唆する記載もないことは，上記認定の原明細書の記載状況から明らかである。原明細書に記載されている発明の一部を分割して新たな出願とした場合に，原出願の出願日をその出願の出願日として取り扱うためには，分割出願とした発明についても，原出願において既に完成した発明として記載されていることが必要であり，たとい，後になって，Ｘの性状を有する燃料油組成物であれば，それを構成する成分が（Ａ）ないし（Ｃ）の３成分あるいは（Ａ）ないし（Ｄ）の４成分以外のものでもよい，ということが明らかになったとしても，そのことが原明細書に記載されていない以上，Ｘ性状を有する燃料油組成物一般についてまで原出願の出願日を適用することができるものでないことは，当然である。
原告は，燃料油の業界では，新しい性能を有する燃料油の開発の手順として，燃料油の性能を実現するための諸性状を設定することが基本であり，次にその特定性状を目標として，各自の有する基材を駆使して，燃料油を調合する，ということが，原明細書の出願当時から，一般的に知られており，かつ，よく行われていた，昀終製品である燃料油の性状が特定されれば，その性状に対応した性能が発現されるのであって，その性能は基材の種類にはよらない，ということは，原出願の出願当時から，当業界では広く知られていた事項である，と主張する。しかし，原告は，原出願の特許異議申立ての審査過程で，その特許異議答弁書において「このようなガソリン燃料油は，一般に昀終燃料油の代表性状及び組成のいくつかを挙げて示されるが，通常は，これらの代表性状のみでは燃料油を特定することができない場合が多い。・・・従って，挙げられた昀終燃料のいくつかの代表性状及び組成が一致したからといって，例えば，これに用いた基材の種類が異なれば，当然，得られる燃料油は同一のものとは限らないとするのが当業界における一般の認識である。すなわち，燃料油は，昀終燃料のいくつかの代表性状や組成のみで特定するのではなく，昀終燃料のいくつかの代表性状及び組成と基材の両面から特定することが好適な場合が多い。特に，本願発明のように多くの性能のすべてをバランスよく満足しうる燃料油を特定する場合は，昀終燃料の代表性状及び組成のみならず，基材からの規定も燃料油を特定するうえで重要な要件となるのである。特に，上記のように種々の要請のすべてに応じることのできる新規な燃料油の開発は，基材面，昀終燃料の代表性状及び組成面の双方からの検討が必要であり，非常に困難を極めるものであった。」（乙２号証３頁），「本願発明は，高速耐ノック性，加速性，燃焼性，始動性，低温運転性及び高オクタン価のすべてをバランスよく満足すべく，前記要件（ロ）及び（ハ）を満足する成分（Ａ）～（Ｃ）を必須成分とし，かる（ニ）の性状を有する高性能油を提供するものである。すなわち，本願発明の燃料油は，（Ａ）～（Ｃ）の各成分及び（ニ）の性状すべてを有することを特徴とするものであり，これらをすべて具備する場合にのみ上記本願発明の効果を有効に奏することができるのである。従って，本願発明に規定される各成分及び性状のいずれかを一つでも満足しないものは当然本願発明の目的である上記各性能のいずれかを満足しないものとなり，本願発明を開示したものとはいえないことを先ず指摘しておきたい。」（同４頁）と述べている。このように，原告自身，特許異議答弁書において，原出願の出願当時，燃料油は，昀終燃料油の性状及び組成と基材の両面から特定するのが当業界の一般の認識であること，また，原明細書に記載された発明は，高速耐ノック性，加速性，燃焼性，始動性，低温運転性及び高オクタン価のすべてをバランスよく満足するために，その成分及び性状の双方を特定することにより達成されるものであることを，明瞭に主張していたのである。原告が本訴において主張する当業界の常識についての前記主張は，この主張に明白に反するものであり，このような主張の内容を信用することはできない。むしろ，原告が本訴においてこのような主張をすること自体，著しく信義に反することとして，許されないというべきである。原明細書における前記認定の記載からすれば，原明細書においては，（Ａ）ないし（Ｃ）の３成分あるいは（Ａ）ないし（Ｄ）の４成分を必須の成分とすることを技術思想とする発明が記載されているだけであり，性状のみによって特定される発明が記載されていないことは明らかである。原告の上記主張は，いずれにしても到底採用することができないものである。
以上のとおりであるから，「本件発明は，全体として原明細書に記載されていたものとは認められないから，原出願の一部であったものとはみることができない。したがって，本件発明の出願は，適法な分割出願とは認められず，出願日の遡及は認められない」（決定書５頁）とした決定の認定判断に誤りはない。４　本件訂正発明１は，本件発明１に「アルコールを含有しないこと」と「但し，オレフィン分１８．６容量％以上ものを除く」という要件が追加されているだけであるから，本件訂正発明１についても，原明細書に記載されていた発明ということができず，その出願は，適法な分割出願とは認められないことは，上記に説示したところから，明らかである。決定は，本件訂正発明の分割出願の要件について，明示的に判断をしていないものの，決定の全趣旨からすれば，本件訂正発明１についても本件発明１と同様に，適法な分割出願と認められないことを当然の前提として，その独立特許要件を判断していたことは明らかであるから，決定がこの点について明示的な判断を示さなかったことは，結論に何ら影響しないものと認められる（原告も，この点については，取消事由として主張していない。）。
５　結論


平成一二年(ネ)第三二六六号　損害賠償請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成一一年(ワ)第二八八五六号）
平成一二年一〇月五日口頭弁論終結
判　　　　決
控訴人                ユーザー車検代行会全国総本部代表ことＡ
被控訴人　　　        矢野新商事株式会社
代表者代表取締役　　　Ｂ
訴訟代理人弁護士　　　中　　　村　　　治　　　嵩
同　　　　　　　　　　石　　　橋　　　克　　　郎
主　　　　文
本件控訴を棄却する。
控訴人の当審で拡張した請求を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一　当事者の求めた裁判
一　控訴人
１　原判決を取り消す。
２　被控訴人は、控訴人に対し、金九五万円及びこれに対する平成一一年一二月三〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え（金五〇万円を超える金員及びこれに対する遅延損害金の請求は、当審で拡張した請求である。）。３　訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
４　仮執行の宣言
二　被控訴人
主文と同旨
第二　事案の概要
事案の概要は、次のとおり当審における両当事者の主張の要点を付加するほか、原判決の事実及び理由「第二　事案の概要」欄記載のとおりであるから、これを引用する（ただし、原判決三頁五、六行目に「２　被告は、「ユーザー車検受付中」及び「ユーザー車検￥１５，０００受付中」との看板を掲げて、営業を行っている」とあるのを「２　被告は、遅くとも平成八年三月ころから、「ユーザー車検受付中」及び「ユーザー車検￥１５，０００受付中」との看板を掲げて、営業を行っている」と改める。）。
一　当審における控訴人の主張の要点
原判決は、「ユーザー車検」が、控訴人の商品等表示として需要者の間で広く認識されているとは認められないと認定、判断した。しかしながら、「ユーザー車検」は、控訴人の略称として周知の商品等表示であるというべきであるから、右認定、判断は、誤っている。
１　控訴人の開業前には、道路運送車両法に基づく自動車の継続検査（以下「車検」という。）の手続は、認証を受けた自動車修理整備業者しかできないと考えられていたため、整備業者が自動車の整備・修理・改造及び車検手続の代行のすべてを行っていた。控訴人は、自動車修理整備業者でない者が車検手続の代行業務を行う車検手続方式として、「自動車の所有者が自分で点検した自動車を預かり、陸運支局又は自動車検査登録事務所（以下「車検場」という。）に持ち込むことだけを代行する。」という業務方法を案出し、この方式を「ユーザー車検代行」方式と名付け、控訴人が、これを行う企業名として、「ユーザー車検代行会」と名乗った。
控訴人の名称である「ユーザー車検代行会」及び略称である「ユーザー車検」は、開業早々の昭和五八年にテレビ、新聞、週刊誌等マスコミで報道された結果、周知となった。控訴人は、その後も、フランチャイズチェーンとしてグループ店を全国展開し、控訴人名及び控訴人の略称である「ユーザー車検」は、全国的に周知性を高めた。控訴人は、開業後一〇年余りを過ぎた平成七年春の時点でも、車検に関するテレビ番組で、「ユーザー車検の創始者であるユーザー車検代行会代表」として取材を受けており、このことは、控訴人が「ユーザー車検」の創始者として十分認識され、一般世論の代表者であるマスコミに十分認識されており、控訴人の名称及び略称が、極めて高い周知性を有することを裏付けるものである。また、控訴人グループは、全国六〇〇店以上において毎年一〇万台以上の利用客を獲得しており、このうち約二万台が新規の客である。これだけの新規客を誘引獲得することができるのは、控訴人名に周知性があるためである。このように、「ユーザー車検」は、控訴人の略称として周知性を有している。
２　「ユーザー車検」の語は、その後、「所有者自らが車検場に行って自動車の継続検査を受けること」を意味する語として転用されるようになり、右の転用された意味において、一般人の間で、普通名称化されて用いられるようになったが、依然として、控訴人の略称としての周知性を失わず、一般人からは、両用の意味を持つものとして記憶されている。
このように、周知化された特定企業の名称ないし略称が、他の意味合いに転用されることは、往々にしてある。しかし、その結果、その名称ないし略称が、一般人の間で、本来の企業名と離れて、多少違った意味で使われ、辞典・書籍にも転用した意味合いで掲載される等して、普通名称化されたとしても、なお、周知の特定企業の略称と認められる場合合は、多数ある。
３　原判決は、「ユーザー車検」の語を「ユーザー自らが車検場へ出向いて自動車の継続検査を受けること」を意味する普通名詞であるとしたうえで、被控訴人は、このような意味の普通名称として「ユーザー車検」の語を普通に使用したものであるとしている。しかし、被控訴人は、「ユーザー車検」の語を、右の意味の普通名称として用いたのではなく、周知の控訴人の略称（商品等表示）としての「ユーザー車検」の語を、故意又は過失により冒用したものである。
二　当審における被控訴人の主張の要点
本件において、控訴人の主張が認められるためには、「ユーザー車検」の語が控訴人の商品等表示であると感得されるまでに高められていることが必要である。しかしながら、たとい、控訴人が過去にマスメディアの取材を受けた事実があったとしても、「ユーザー車検」の語が、控訴人の商品等表示として、すなわち、その語を用いる営業主体は控訴人であるとして、周知化された事実はなく、控訴人の名称又は略称として周知化されたとの控訴人の主張は、思い込みの域を出ておらず、失当である。
第三　当裁判所の判断
一　当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないと思料する。その理由は、次のとおり当審における控訴人の主張に対する判断を付加するほかは、原判決の事実及び理由「第三　争点に対する判断」と同じであるから、これを引用する。二　控訴人は、「ユーザー車検」は、控訴人の略称として周知の商品等表示である旨主張する。


平成１３年（行ケ）第４４９号　審決取消請求事件
平成１４年１１月２８日口頭弁論終結
判　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　　株式会社シマノ
訴訟代理人弁護士　　　　鎌　田　邦　彦
訴訟代理人弁理士　　　　小　林　茂　雄
同　　　　　　　　　　　小　野　由己男
同　　　　　　　　　　　平　井　真以子
被　　　　　　告　　　　リョービ株式会社
補助参加人　　　　　　ダイワ精工株式会社
被告兼被告補助参加人訴訟代理人弁護士
平　野　和　宏
同訴訟代理人弁理士　　　小　谷　悦　司
同　　　　　　　　　　　樋　口　次　郎
主　　　　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
特許庁が無効２０００－３５４０７号事件について平成１３年９月１３日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実等
１　特許庁における手続の経緯
原告は，考案の名称を「両軸受リール」とする登録第２５５２６７７号の実用新案（平成２年８月７日出願（以下「本件出願」という。），平成９年７月１１日設定登録。以下「本件実用新案登録」といい，その考案そのものを「本件考案」という。）の実用新案権者である。
被告は，平成１２年７月２４日，本件実用新案登録を請求項１に関して無効にすることについて審判を請求した。
特許庁は，この請求を無効２０００－３５４０７号事件として審理し，その結果，平成１３年９月１３日，「登録第２５５２６７７号の請求項１に係る考案についての実用新案登録を無効とする。」との審決をし，審決の謄本を同年９月２６日に原告に送達した。
なお，原告は，本件実用新案登録に対し，異議の申立て（平成１０年異議第７２２０１号事件）がされたときに，その審理の過程で，本件実用新案登録の出願に係る願書の訂正の請求をし（以下「本件訂正」といい，本件訂正による訂正後の明細書及び図面を併せて「訂正明細書」という。），特許庁は，平成１１年５月２１日，本件訂正を認める，との決定をしている。
２　特許請求の範囲（別紙図面（１）参照）
「【請求項１】リール本体を構成する左右のケース部（１），（１）に亘ってサムレスト（１２）とリール脚取付用のロアーフレーム（１３）とを配置するとともに，ハンドル軸（１６），レベルワインド機構（Ｒ），スプール（６），クラッチ操作具（７）夫々を配置して成る両軸受リールであって，前記リール本体の外形を，前記スプール（６）の軸芯（Ｑ）に沿う方向視で円形，若しくは，略円形に成形するとともに，前記サムレスト（１２）と前記ロアーフレーム（１３）とを，前記リール本体の外形中心（Ｐ）を基準にして上下に振り分け，かつ，前記リール本体の外形より内側に位置するように配置するとともに，前記ロアーフレーム（１３）は，釣り竿取付け用の脚部を取付けた場合に脚部（１４）の底面と前記本体の外形中心（Ｐ）までの距離（Ｈ）が本体外形の半径（Ｔ／２）以下であるように配置し，前記スプール（６）の軸芯（Ｑ）を前記外形中心（Ｐ）を基準として前記サムレスト側に設け，前記中心（Ｐ）を通過する仮想水平面上，若しくは，その近傍において前記スプール（６）の前方に前記レベルワインド機構（Ｒ），及び，前記スプール（６）の後方に前記クラッチ操作具（７）を配置し，前記サムレスト（１２）を前記リール本体における前記仮想水平面上に沿った前後方向において前記スプール（６）の軸芯（Ｑ）より前方側でかつ前記レベルワインド機構（Ｒ）より後方側に位置させ，前記ハンドル軸（１６）を，前記レベルワインド機構（Ｒ）より後方，かつ下方に位置させ，前記左右のケース部（１），（１），前記サムレスト（１２），前記ロアーフレーム（１３）とを一体成型してある両軸受リール。」
３　審決の理由
審決は，別紙審決書の写しのとおり，本件考案は，刊行物である米国特許第２１６３９１４号明細書（審判甲１号証，本訴甲１８号証，以下「刊行物１」といい，その考案を「引用考案１」という。別紙図面（２）参照。），実開昭６０－１５１６７号公報（審判甲２号証，本訴甲２号証，以下「甲２文献」という。），実公昭６０－８６９３号公報（審判甲３号証，本訴甲３号証，以下「甲３文献」という。），米国特許第４２２３８５４号明細書（審判甲５号証，本訴甲５号証），米国特許第４２２６３８７号明細書（審判甲６号証，本訴甲６号証）及び実開昭６０－３６０７７号公報（審判甲８号証，本訴甲８号証）に記載された考案及び周知・慣用技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものである，また，本件訂正は，本件出願の願書に昀初に添付した明細書又は図面（以下，併せて「当初明細書」という。）に記載した事項の範囲内のものではない，とした。
第３　原告主張の審決取消事由の要点


審決は，本件考案と引用考案１との相違点についての認定判断を誤り（取消事由Ａの１ないし６），かつ，本件訂正についての認定判断を誤った（取消事由Ｂ）ものであり，取消事由Ａのいずれか及び取消事由Ｂの認定判断の誤りは，一体となって，審決の結論に影響を及ぼすものであるから，違法として，取り消されるべきである。
１　取消事由Ａ－１（相違点１についての認定判断の誤り）審決は，本件考案と引用考案１との相違点の一つとして，「リール本体を構成する左右のケース部（１），（１）に亘って配置される上部連結部が，本件考案では「サムレスト」とされているのに対して，甲第１号証に記載の考案の上部連結部である「バー１６」が「サムレスト」であるか否か不明である点。」（審決書１１頁第２段落）を認定した上，この相違点（相違点１）につき，「本件考案の出願前に頒布された刊行物である甲第１１号証には「円柱状支柱に親指を掛けて」及び「円柱状支柱に親指があてられて」の記載のあることが認められ，また，同じく本件考案の出願前に頒布された刊行物である甲第１２号証にも「上側の支柱に親指が掛けられてリールが保持され，支柱が円柱の場合は長時間親指が掛けられる」の記載のあることが認められる。しかして，甲第１１号証及び甲第１２号証にそれぞれ記載された「円柱状支柱」及び「円柱の支柱」は，甲第１１号証及び甲第１２号証の前記記載から，いずれも，親指を置いて休ませる「サムレスト」ということができるから，したがって，前記甲第１１号証及び甲第１２号証にそれぞれ記載された「円柱状支柱」及び「円柱の支柱」と同様形状の柱状部材からなる甲第１号証（判決注・刊行物１）に記載の考案における「バー１６」も，本件考案の「サムレスト（１２）」と等しく，親指を置いて休ませる「サムレスト」の機能を果たすものであるということができる。以上のことから，甲第１号証に記載の考案の上部連結部である「バー１６」は，本件考案の上部連結部である「サムレスト（１２）」と同じく「サムレスト」と呼ばれるべきものであることが明らかである。そうしてみると，甲第１号証には「サムレスト」としての「バー１６」が実質上記載されているということができるから，本件考案と甲第１号証に記載の考案との間に，前記相違点１に係る構成上の差異はない。」（審決書１２頁第１ないし第４段落）と，認定判断した。
実願昭５６－１４２４３７号（実開昭５８－５２９６５号）の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム（審判甲１１号証，本訴甲１１号証，以下「甲１１文献」という。）及び実願昭５９－９７７２８号（実開昭６１－１２３７３号）の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム（審判甲１２号証，本訴甲１２号証，以下「甲１２文献」という。）に記載された各考案における，「円柱状支柱」及び「円柱の支柱」は，「親指を置いて休ませる」ことができる部材ではあるものの，そのままでは，長時間親指が掛けられると親指が疲れるとか，指先がスプールとレベルワインダーとの間に入り込むとかの問題があったため，上記各考案においては，指掛け板９又は指当て板９を設けることで，サムレストとしての機能を全うするようにしてある。これに対し，引用考案１のバー１６は，本来，フレーム・ピラー及び釣糸均等巻取機構（レベルワインド機構）のガイドとしての機能を有するものであり，単なる棒状の形状であるのみならず，リールの操作者手前側（スプールの後方側）から見てスプールの前方側の遠く回り込んだ低い位置にあり，リールの操作者が後方からスプールの上方をまたいで前方に回りこんだ低い位置に親指を置くことは，スプールに邪魔されて困難であって，サムレストとしての機能を有しないものである。甲１１文献及び甲１２文献に記載されたリールは，ロープロフィール型のものであって，引用考案１の丸型リールとは異なる。
ある部材がサムレストとしての機能を有するか否かについては，リール本体の大きさや形状，他の部材との関係等を抜きにしては論ずることができない。甲１１文献及び甲１２文献に記載されたものと引用考案１との間に上述のような相違がある以上，両文献の記載は，引用考案１の「バー１６」か「サムレスト」に当たるか否かの検討に当たっての参考にはなり得ないのである。したがって，これらを参考にして引用考案１のバー１６を，サムレストとすることはできない。刊行物１にサムレストが実質上記載されている，とする審決の上記認定判断は誤っている。
２　取消事由Ａ－２（相違点２についての認定判断の誤り）審決は，本件考案と引用考案１との相違点の一つとして，「本件考案が「前記中心（Ｐ）の近傍において前記スプール（６）の前方に前記レベルワインド機構（Ｒ），及び，前記スプール（６）の後方に前記クラッチ操作具（７）を配置」するのに対して，甲第１号証に記載の考案は外形中心の近傍においてスプールの前方にレベルワインド機構が配置されてはいるが，スプールの後方にクラッチ操作具が配置されていない点。」（審決書１１頁第３段落）を認定した上，この相違点（相違点２）につき，「甲第２号証の上記記載から，「両軸受けリールのリール本体の中央部またはその近傍において，スプールの前方にレベルワインド機構を配置し，前記スプールの後方にクラッチ操作具を配置すること」は，本件出願前の公知技術であるということができる。また，・・・甲第５号証，甲第６号証及び甲第８号証に，・・・の記載のあることが認められることからみて，「外形が円形のリール本体の外形中心の近傍において，スプールの前方にレベルワインド機構を配置し，前記スプールの後方にクラッチ操作具を配置すること」は，本件出願前に広く採用されていた周知・慣用技術であるということができる。そして，甲第１号証，甲第５号証，甲第６号証及び甲第８号証にそれぞれ記載された考案の相互間に，甲第１号証に記載の考案に前記公知技術または周知・慣用技術を適用することを阻害する要因を認めるに足る記載を認めることができない」（審決書１２頁第５段落，第６段落，１３頁第１段落，第２段落）と判断した。


しかし，引用考案１は，釣り糸のバック・ラッシュの防止を目的として，従来の一般的なリールにおける，サミングバーなどを利用したサミング操作（親指操作）のための部材に代わって，スプールの後方に，スプールの回転に対する制動を自動的に行うブレーキ装置を設けた点に特徴がある（甲１８号証訳文４頁２行～１４行参照）。これに対し，本件考案におけるクラッチ操作具は，サミングバーとしての機能を有するものである。したがって，引用考案１において，サミング操作を行うためのサミングバーとしての機能を有するクラッチ操作具を，スプールの後方に配置することは，サミングバーの代わりにブレーキ装置を設けた引用考案１の前記目的及び構成と矛盾しているのであり，公知技術又は周知・慣用技術である，スプール後方にクラッチ操作具を配置するとの構成を，引用考案１について適用することについては，これを阻害する要因が存在するというべきである。刊行物１の第３図を見ると，スプールの後方でかつリール本体の外形中心を通る仮想水平面の近傍に「バー１３」が設けられており，その位置にクラッチ操作具を設けるべき空間はない。したがって，引用考案１においては，上記位置にクラッチ操作具を設けることができないのであり，この点からも，前記公知技術又は周知・慣用技術を適用することを阻害する要因が存在する，ということができるのである。
３　取消事由Ａ－３（相違点３についての認定判断の誤り）審決は，本件考案と引用考案１との相違点の一つとして，「本件考案では，左右のケース部（１），（１）とサムレスト（１２）とロアーフレーム（１３）とが一体成型してあるのに対して，甲第１号証に記載の考案では一体成型されていない点。」（審決書１１頁第４段落）を認定した上，この相違点（相違点３）につき，「甲第１号証に記載の考案に甲第２号証及び甲第３号証に記載の上記公知技術を適用することにより，本件考案のような「前記左右のケース部（１），（１），前記サムレスト（１２），前記ロアーフレーム（１３）とを一体成型してある」という構成を得ることは，当業者がきわめて容易に想到できることである。」（審決書１３頁第５段落～１４頁第１段落）と判断している。しかし，甲２文献及び甲３文献記載のリールは，本件考案の丸型リールとは種別を異にするロープロフィール型のリールであり，ロープロフィール型のリールにおける一体成型の技術を丸型リールに組み合わせるには相応の動機付けが必要であり，これらの公知技術を基にしては，本件考案の前記構成を得ることが当業者がきわめて容易に想到できることである，ということはできない。審決の上記判断は誤りである。
４　取消事由Ａ－４（引用考案１の認定の誤りによる一致点・相違点の認定の誤り）
審決は，本件考案と引用考案１との対比に関し，「甲第１号証の・・・「バー１４」・・・「サドル１７」が，それぞれ本件考案の・・・「ロアーフレーム（１３）」・・・「釣り竿取付け用の脚部（１４）」に相当する。」（審決書１０頁第２段落）と認定している。
しかし，刊行物１に示された「バー１４」は，その図３を見れば明らかなように，また審決でも「バー１４及びサドル１７が一体となって」（審決書６頁第２段落）と認めているように，サドル１７の一部であり，他のバー１３，１６とも全く異なる構成となっている。
したがって，引用考案１の「バー１４」及び「サドル１７」は，いずれも本件考案のロアーフレーム（１３）ではなく，「釣り竿取付け用の脚部（１４）」に相当するものであり，引用考案１には，本件考案のロアーフレーム（１３）に相当する部材は設けられていないというべきである。
５　取消事由Ａ－５（相違点４についての判断の誤り）審決は，本件考案と引用考案との相違点の一つとして，「本件考案が「前記ロアーフレーム（１３）は，釣り竿取付け用の脚部（１４）を取付け」るものであるのに対し，甲第１号証に記載の考案ではバー１４に釣り竿取付け用のサドル１７が一体に取付けられている点。」（審決書１１頁第５段落）を認定した上，この相違点（相違点４）につき，「本件考案のように，・・・ロアーフレーム（１３）と釣り竿取付け用の脚部（１４）とを別体にするか，或いは，甲第１号証に記載の考案のように，予めバー１４（本件考案の「ロアーフレーム（１３）」に相当する。）にサドル１７（本件考案の「釣り竿取付け用の脚部（１４）」に相当する。）を一体に取付けておくかは，必要に応じて当業者が適宜選択できる設計事項である。」（審決書１４頁第２段落）と判断している。しかし，審決のこの判断は，誤りである。
丸型リールにおいて，リール本体の外径等を切削加工する場合に多用される旋盤加工では，円周の外径部分から外方に突出した部位が存在すると，加工が非常に面倒となるのに対し，本件考案のように，サムレストやロアーフレームをリール本体の内側に配置した場合，旋盤加工が非常に容易になる。しかし，リールには，釣り竿に装着するためにリール取付け用の脚部が必要となる。この脚部は，釣り竿の軸方向に沿って長く形成され，一般的にはリール外径よりも長い。このような脚部をリール本体と一体で形成した場合，丸型のリール外径から脚部が飛び出してしまい，加工が非常に困難になる。また，脚部は，釣り竿の種類等によってその材質等を変更することで，汎用性や商品展開の機会を増すことができるのに対し，脚部がリール本体と一体成型されてしまうと，脚部のみの材質変更は不可能となり，製造効率を損なうものとなる。したがって，脚部をロアーフレームと一体で形成するか，別体とするかは，特に，ロアーフレームがリール本体と一体成型された本件考案の場合には，非常に重要な技術的事項であって，「必要に応じて当業者が適宜選択できる設計事項」ではない。審決の上記判断は，誤りである。
６　取消事由Ａ－６（相違点全体に対する判断の誤り）審決は，「甲第１号証，甲第２号証，甲第３号証，甲第５号証，甲第６号証及び甲第８号証に記載の考案の技術分野は，いずれも本件考案の技術分野と共通しているから，上記甲第１号証，甲第２号証，甲第３号証，甲第５号証，甲第６号証及び甲第８号証にそれぞれ記載された考案から，当業者が本件考案の上記相違点２，相違点３及び相違点４に係る構成を想到することは，格別の困難性を要することではない。」（審決書１４頁第３段落），と判断した。しかし，本件考案は，丸型リールを構成する各部材をそれぞれの効果を阻害することなく適切に配置して，リールの大型化を抑え剛性を高めて，パーミング，リーリング，サミング及びクラッチ操作等の操作性を向上させたものであり，全体の構成が有機的に機能する両軸受リールを提供するものであって，前記各甲号証記載の考案等を単に寄せ集めただけでは決して得られない顕著な効果を奏するものである。
具体的には，本件考案は，


①　スプール軸芯を上方に偏位させるとともに，ロアーフレーム及びそれに取り付けられる脚部がリール本体の内側に来るように配置し（正確には，脚部の前後両端のみはリール本体外側に突出する。），リールを釣り竿に装着した状態での上方への突出量を抑えてパーミングの操作性を向上させ，②　スプールの上方への偏位によって得られたスペースを有効に利用してレベルワインド機構及びクラッチ操作具を配置してリールの大型化を防ぎ，③　クラッチ操作具を利用したサミングを行いやすいように（サムレストに干渉しないように），サムレストをスプール軸芯より前方側に配置することにより，パーミングの操作性とサミング操作性の両操作性を共に良好にし，④　スプールの上方偏位による左右ケース部のひずみ発生等を，サムレスト，左右ケース部及び一対のロアーフレームを一体成型することによって抑え，操作時
におけるリール全体の剛性を高め，
⑤　ハンドル軸をレベルワインド機構より後方かつ下方に位置させて，リールの前後方向を長くすることなくスプールへの変速率を大きくできるようにし，しかもハンドル軸をリールの取付脚部に近づけてリーリングを容易にする，との作用効果を奏している。
本件考案のこのような作用効果は，各構成要件がそれぞれ別々に示されている前記各甲号証からは決して予測できないものであり，本件考案が有する顕著な効果というべきものである。
審決は，前記各甲号証記載の考案と本件考案が技術分野を共通にすることを根拠として，前記各甲号証記載の考案から相違点１ないし４に係る本件考案の構成に想到することは格別困難性を要することではない，と判断した。しかし，たとい技術分野が共通であったとしても，本件のように多数の引用例の組合せが必要になる場合は，きわめて容易に想到することができるということはできない。ましてや，相違点１ないし４に係る本件考案の構成と，前記各甲号証記載の考案とは代替的な関係にあるものではなく，これら多数の引用例を組み合わせようとする動機付けは存在しない。
審決は，本件考案をその部分ごとに分割し，その構成を引用考案１と比較して相違点１ないし４を認定し，それらの相違点の各々について個別に判断をし，それぞれがきわめて容易に想到することができたものであるから，本件考案全体もきわめて容易に考案をすることができたものである，と判断している。しかしながら，全体の構成が有機的に機能する両軸受リールの構成を提供するという本件考案の本質にかんがみれば，本件考案の構成は一体不可分のものであり，これを分断して公知技術と比較する審決は，その判断手法そのものが誤りである，というほかはない。
７　取消事由Ｂ（本件訂正についての判断の誤り）
審決は，原告が，本件訂正により，本件考案の実用新案登録請求の範囲に追加した「前記ロアーフレーム（１３）は，釣り竿取付け用の脚部を取り付けた場合に脚部（１４）の底面と前記本体の外形中心（Ｐ）までの距離（Ｈ）が本体外形の半径（Ｔ／２）以下であるように配置し」（以下「本件追加要件」という。）との構成の意義を誤って認定した結果，その構成が，当初明細書に記載した事項の範囲外であると誤って判断したものである。
審決は，「上記訂正請求の「脚部（１４）の底面と前記本体の外形中心（Ｐ）までの距離（Ｈ）が本体外形の半径（Ｔ／２）以下」という訂正が，脚部（１４）の底面から前記本体の外形中心（Ｐ）までの距離（Ｈ）が本体外形の半径（Ｔ／２）を上限としてそれ以下の範囲内にあることを意味するところ，本件考案の願書に添付した明細書又は図面（実用新案登録第２５５２６７７号公報参照）には，上記範囲の上限及び範囲の根拠となる記載がない。また，本体考案の願書に添付した明細書又は図面に示されているロアーフレーム（１３）が配置されている位置は，上記訂正の・・・範囲の上限「本体外形の半径（Ｔ／２）」を示唆するものでもない。そして，訂正された上限範囲において，特に脚部（１４）の底面から前記本体の外形中心（Ｐ）までの距離（Ｈ）が上限範囲の上限であるところの丁度本体外形の半径（Ｔ／２）であるような距離の，リール本体の下部位置にロアーフレーム（１３）を設ける場合を考えたときに，本件考案の作用効果の一つである「リールを釣り竿に取り付けた状態での釣り竿から上方への突出量を小さくする」なる作用効果を奏し得なくなることは明らかである。　そうしてみると，・・・前記訂正請求における明細書の訂正事項は，本件考案の願書に添付した明細書又は図面・・・に記載した事項の範囲内のものではなく，また示唆されてもいない事項であり，そして，前記訂正事項が自明の事項であるということもできない。」（審決１５頁第３ないし第５段落）と判断している。
しかし，審決の上記判断は，本件追加要件はロアーフレームが配置される範囲を特定しようとしたものである，との誤った認識に基づくものである。本件訂正前のロアーフレームの位置に関しては，「リール本体の外形より内側に位置するように配置する」とのみ規定されていたものであり（実用新案登録第２５５２６７７号公報，甲第２１号証。），本件追加要件は，これをさらに限定して，脚部を取り付けた状態でも，なお脚部の底面がリール本体の内側になるように配置されているということを特定したものである。脚部は，ロアーフレームとは異なり，その前後両端部分がリール本体外形より突出しているので，脚部の底面に関して，「リール本体の外形より内側に位置するように配置する」と表現することができず，脚部の底面から外形中心までの距離である距離Ｈで上記の配置を表そうとしたのである。以上のように，本件追加要件は，脚部を取り付けた状態でのロアーフレームのリール本体に対する相対的な位置関係（内側か外側か）を特定しようとしたものであって，ロアーフレームが配置される範囲を特定しようとしたものではない。脚部を取り付けた状態でのロアーフレームの位置関係は，訂正前の明細書に記載のある「リールを釣り竿に取り付けた状態での釣り竿から上方への突出量を小さくする」との作用効果から導かれるものであり，当初明細書の第３図にも明らかに示されているものである。
したがって，本件追加要件は，当初明細書に記載した事項の範囲内であり，これを範囲外と認定した審決は誤りである。
第４　被告の反論の骨子


審決の認定判断はいずれも正当であって，審決を取り消すべき理由はない。１　取消事由Ａ－１（相違点１についての認定判断の誤り）についてサムレストとは，リールと釣り竿とを同時に把持して釣り糸を巻き取るときに，リールと釣り竿を同時に把持した親指の位置（スプール上側）で親指を置いて休ませることができる部材のことである。サムレストがこのようなものであるとすると，その形状は，必ずしも平板状である必要はなく，要するに親指を置くことができるものであればよいことになり，引用考案１のバー１６のような円柱状支柱も，当然これに含まれる。
釣り糸の巻取り時においては，甲１１文献の第４図に図示されているように，一方の手の掌（てのひら）と，釣り竿の下側に当てた親指以外の指と，リールのスプールの上側でかつスプール軸芯より前側に配置された円柱状支柱に掛けた親指とで，釣り竿とリールとをリールの反ハンドル側から把持しながら，他方の手でハンドル操作をすることが，従来からなされてきている。甲１１文献の上記の円柱状支柱はサムレストであるから，引用考案１において，これとほぼ同じ位置にあるバー１６が，サムレストの機能を有しているものであることは明らかである。２　取消事由Ａ－２（相違点２についての認定判断の誤り）について刊行物１には，スプールと駆動ハンドルとの連結を解除するクラッチ操作具に関する記載は全くない。このことからすれば，引用考案１は，クラッチ操作具を設けた従来技術を前提とするものではない。したがって，引用考案１は，サミングバーの機能を有するクラッチ操作具に代えブレーキ装置を設けたものではないから，クラッチ操作具をスプールの後方に配置する構成を設けることが，同考案の目的と矛盾することはない。
仮に，引用考案１が，クラッチ操作具を利用したサミング操作（親指操作）に代えてブレーキ装置を設けたものであるとしても，同考案におけるブレーキ装置に代えて従来技術であるクラッチ操作具を設け，これを利用してサミング操作（親指操作）を行い得るようにすることは，従来技術を採用するだけのことであり，きわめて容易に想到し得る構成であることが明らかである。３　取消事由Ａ－３（相違点３についての判断の誤り）について丸型リールにおいても，左右のケース部，サムレスト，ロアーフレームを一体成型にすることは，本件考案の出願前の周知技術である（実開昭５６－１６０４７８号公報，乙第１号証）。また，ケース部，サムレスト，ロアーフレームを一体成型する技術は，ロープロフィール型リールと丸型リールとで，格別異なるものではない。
４　取消事由Ａ－４（引用考案１の認定の誤りによる一致点・相違点の認定の誤り）について
引用考案１のバー１４は，サドルが一体に連設されていても，左右の内側枠を結合する機能を有し，サドルを支持する機能を有するものとして，リール下部に設けられているのであるから，ロアーフレームの機能を有しており，本件考案のロアーフレーム１３に相当する。
５　取消事由Ａ－５（相違点４についての認定判断の誤り）について引用考案１のバー１４とサドル１７とを一体化するか別個の部品とするかは，単なる設計的事項にすぎない。
６　取消事由Ａ－６（相違点全体に対する判断の誤り）について本件考案は，個々の構成要件がすべて公知ないし周知であり，これら公知ないし周知の要件を単に組み合わせたにすぎず，組合せによる特段の効果も見当たらないものであるから，進歩性がないことは明らかである。７　取消事由Ｂ（本件訂正についての判断の誤り）について「脚部（１４）の底面と前記本体の外形中心（Ｐ）までの距離（Ｈ）が本体外形の半径（Ｔ／２）以下」であるという本件追加要件が，「脚部（１４）の底面をリール外形下端からリール外形中心までの間に配置」し，「Ｔ／２」の長さを基準として距離Ｈが設定し得る範囲を特定していること，及び，本件考案の当初明細書には，距離ＨがＴ／２となる場合について，その根拠となる記載が全く存しないことは，明らかである。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由Ａ－１（相違点１についての認定判断の誤り）について原告は，刊行物１にサムレストが実質上記載されている，とする審決の前記認定判断は誤っている，引用考案１のバー１６は，サムレストではない，と主張する。


刊行物１には，「様々な可動部品を支持するリールのメイン・フレームは，垂直に配置され，かつ，互いに水平方向に離間する好ましくは円形の２つの端部ヘッド，即ち，プレート１１,１２と，両端を前記の複数のフレーム・プレートにそれぞれ連結した複数の水平ピラー，即ちバー１３,１４,１５,１６とを有する。バー１３はフレーム・ピラーとしてのみ機能し，バー１４は釣り用リールを釣り竿へ取り付けるための手段の一部を構成するサドル１７を支持する別の機能を有し，バー１５は，スプール及び均等巻取機構の間に位置する釣糸１８の一部が均等巻取機構の動作を妨げることを防止するガードとしても磯能し，バー１６は，釣糸配置機構，即ち，釣糸均等巻取機構の複数のエレメントのうちの１つに対するガイドとしても機能する。」（甲第１８号証訳文１頁末行～２頁第１段落）との記載がある。引用考案１のバー１６が，複数のフレーム・プレートを連結する部材であり，釣糸均等巻取機構の複数のエレメントのうちの一つに対するガイドとしての機能を有しているものであることは，上記記載から明らかである。甲１１文献及び甲１２文献には，リールのスプールの上側でかつスプール軸芯より前側に配置された円柱状支柱が，サムレストとして設けられているものであることが明記されている。すなわち，甲１１文献には，「大勢の釣り人はキャスティングハンドルとリールを掌中に保持し，スプールの上側でかつスプールを軸芯より前側に配置された円柱状支柱に親指を掛けてキャスティングハンドルとリールを仰角方向に操作容易に使用している。・・・しかし，円柱状支柱に親指があてられて力が掛けられていると，指の当たり位置が痛み，長時間指をあてておられない欠点がある。本考案の目的は，上記欠点を解消して長時間親指でリールの上側を保持して痛みの起らない指掛け板を備えた魚釣用両軸受型リールを提案する」（甲第１１号証２頁第１，第３，第４段落）との記載があり，引用考案１におけるバー１６の位置にほぼ対応する位置に，同様の形状である円柱状支柱６ａが図示され（甲第１１号証第２図），これがサムレストであること，及び，この円柱状支柱に親指を当てたままでは，指の当たり位置が痛むことから，その欠点を解消するために，その上に指掛け板を備えた両軸受型リールを提案するものであることが記載されており，甲１２文献においても，同様に，引用考案１におけるバー１６の位置にほぼ対応する位置に，同様の形状の円柱状支柱が図示され（甲第１２号証第３図），「上側の支柱に親指が掛けられてリールが保持され，支柱が円柱の場合は長期間親指が掛けられると親指が疲れて痛み，・・・本考案は上記欠点に鑑み，リールの両側枠板間のスプール軸より前側を指当て板で覆って親指の痛みを防止する」（甲第１２号証１頁第４段落，２頁第２段落）との記載があり，この円柱状支柱がサムレストであること，及び，指当て板がその改良のためのものであることが明示されている。以上の甲１１文献及び甲１２文献の記載を前提に刊行物１の上記認定の記載及び図面をみれば，引用考案１のバー１６がサムレストであることは，明らかである。
原告は，引用考案１のバー１６は，本来，フレーム・ピラー及び釣糸均等巻取機構（レベルワインド機構）のガイドとしての機能を有するものであり，単なる棒状の形状であるのみならず，リールの操作者手前側（スプールの後方側）から見てスプールの前方側の遠く回り込んだ低い位置にあり，サムレストとしての機能を有しない（リールの操作者が後方からスプールの上方をまたいで前方に回りこんだ低い位置に親指を置くことは，スプールに邪魔されて困難である。），と主張する。
しかし，引用考案１のバー１６がフレーム・ピラー及び釣糸均等巻取機構（レベルワインド機構）のガイドとしての機能を有するものであることは，前記認定のとおりではあるけれども，バー１６の上面は，釣糸均等巻取機構のガイドには使用しない部分であるから，バー１６は，釣糸均等巻取機構の作動を妨げることなく，サムレストとしての機能も十分に果たし得るものである。また，刊行物１の第３図のバー１６の位置と，甲１１文献の第２図，甲１２文献の第３図のサムレストの位置とを比較してみれば，両者はほぼ同じ位置に設置されていることが認められ，原告が主張するように，後方からスプールの上方をまたいで前方に回りこんだ低い位置に親指を置くことは，スプールに邪魔されて困難である，と認めることは到底できない。
原告は，甲１１文献及び甲１２文献に記載されたリールは，ロープロフィール型であって，引用考案１の丸型リールとは異なる，ある部材がサムレストとしての機能を有するか否かについては，リール本体の大きさや形状，他の部材との関係等を抜きにして論ずることはできない，甲１１文献及び甲１２文献の記載は参考とはならない，と主張する。
しかし，丸形リールであれ，ロープロフィール型リールであれ，リールを用いる場合においてサムレストを必要とすることは，技術常識に属することであり，刊行物１の第３図のバー１６の位置及びリールの全体形状，並びに，甲１１文献の第２図，甲１２文献の第３図のサムレストの位置とリール全体の形状とを比較してみても，引用考案１のバー１６がサムレストとしての機能を有しないとか，サムレストではないとする根拠を認めることはできず，原告の上記主張は，採用の限りでない。
そもそも，訂正明細書の実用新案登録請求の範囲には，サムレスト（１２）に関して，「リール本体を構成する左右のケース部（１），（１）に亘ってサムレスト（１２）…を配置する」，「前記サムレスト（１２）と前記ロアーフレーム（１３）とを，前記リール本体の外形中心（Ｐ）を基準にして上下に振り分け，かつ，前記リール本体の外形より内側に位置するように配置する」と特定されているものの，このサムレスト（１２）の形状を特定のものに限定するとか，円柱状支柱の形状のものを除外するとか，というような記載はなく，また，リール本体の外形中心（Ｐ）を基準にして，サムレスト（１２）が上に，ロアーフレーム（１３）が下に配置され，いずれもリール本体の外形より内側に位置するように設置されること以外に，サムレスト（１２）を配置すべき位置について，特段の限定があるわけではない。したがって，サムレストであることが明らかな甲１１文献及び甲１２文献記載の円柱状支柱と同様の設置位置に設けられ，同様の円柱状形状の引用考案１のバー１６は，サムレストとしての機能を有しているとし（審決書１２頁第２段落），これは，「本件考案の上部連結部である「サムレスト（１２）」と同じく「サムレスト」と呼ばれるべきものである」（審決書１２頁第３段落），とした審決の認定に誤りはない。


２　取消事由Ａ－２（相違点２についての認定判断の誤り）について審決は，「「外形が円形のリール本体の外形中心の近傍において，スプールの前方にレベルワインド機構を配置し，前記スプールの後方にクラッチ操作具を配置すること」は，本件出願前に広く採用されていた周知・慣用技術であるということができる。」，引用考案１に「前記公知技術または周知・慣用技術を適用することを阻害する要因を認めるに足る記載を認めることができない」（審決書１３頁第１，第２段落）と認定判断した。
(1)原告は，これに対し，引用考案１は，釣り糸のバック・ラッシュの防止を目的として，従来の一般的なリールにおける，サミングバーなどを利用したサミング操作（親指操作）のための部材に代わって，スプールの後方に，スプールの回転に対する制動を自動的に行うブレーキ装置を設けた点に特徴がある，これに対し，本件考案におけるクラッチ操作具は，サミングバーとしての機能を有するものである，したがって，引用考案１において，サミング操作を行うためのサミングバーとしての機能を有するクラッチ操作具を，スプールの後方に配置することは，サミングバーの代わりにブレーキ装置を設けた引用考案１の前記目的及び構成と矛盾しているのであり，公知技術又は周知・慣用技術である，スプール後方にクラッチ操作具を配置するとの構成を，引用考案１について適用することについては，これを阻害する要因が存在する，と主張する。
しかし，両軸受リールにおけるクラッチ機構は，スプールと駆動ハンドルとが連結されたままでは，釣り糸をキャスティングする際に，スプールの繰り出し方向の回転とともに駆動ハンドルも一緒に回転してしまい，その抵抗で遠くへ仕掛けを飛ばすことができないばかりか，キャスティング中に高速で回転する駆動ハンドルでけがをすることも考えられるため，スプールと駆動ハンドルとの連結を解除し，キャスティング時にスプールのみが回転するようにすること等のために用いられるものであり，また，クラッチ操作具とは，クラッチ機構を切り替えるための操作具のことである。これに対し，サミング操作とは，親指又はサミングバーをスプールに当てて，スプールの回転を制御する操作のことであるから，サミングバーとクラッチ操作具とは，これを一つの部材で兼用させることは可能であるとしても，そもそもそれを設ける目的が異なるものである。（甲第２３号証）そして，訂正明細書の実用新案登録請求の範囲には，クラッチ操作具については，「スプール（６）の後方に前記クラッチ操作具（７）を配置し」との要件が記載されているだけであり，本件考案においては，クラッチ操作具がサミングバーとしての機能を有することは，そもそもその要件として規定されていないのであるから，本件考案のクラッチ操作具がサミングバーとしての機能を有するとの原告の上記主張は，本件考案の実用新案登録請求の範囲の記載に基づかない主張であり，失当である。
刊行物１には，「従来，スプールの繰り出し回転の制御は，スプール上の釣糸巻回体の表面に加わる釣り人の親指の圧力によって行われており，この操作は“親指操作”として一般的に知られている。しかし，スプールから釣糸を繰り出す回転をこのように制御することは，不安定であるばかりか，通常は，長い間の練習及び経験の積み重ねによって熟達した人のみが達成できることである。スプールの繰り出し回転の前期に，スプールの繰り出し回転に対する制動オペレーションを間欠的に実施すべく自動的に動作するとともに，スプールに対して従来行われていた“親指操作”に似た動作を行う手段と，繰り出し回転の後期に，前記の制動作用を解除し，スプールが繰り出し方向に自在に回転することを可能にする手段とを，本発明は提供し，これによって，スプールの繰り出し回転の前期におけるスプールのバック・ラッシュ動作を防止する」（甲第１８号証訳文４頁第１，第２段落）との記載があり，この記載からすれば，引用考案１が，キャスティング時のスプールの回転を制御するために指で押さえてスプールを制動するサミング操作をする代わりに，ブレーキ装置を設け，これによりスプールを自動的に制動する点にその特徴があると認められる。そして，引用考案１においては，ブレーキ装置の操作部材であるフィンガー・ピース４６が，釣り竿を把持した親指によってこれを操作する関係で，スプール後方のリール後部に設けられていることが認められる（甲第１８号証）。
しかし，刊行物１には，クラッチ機構及びクラッチ操作具についての記載はなく，クラッチ機構に代えてブレーキ装置を設ける等の，クラッチ機構ないしクラッチ操作具を排除する趣旨の記載は一切ないだけでなく，「要するに，このバック・ラッシュ防止装置は構造が簡単であり，現在市販されている標準タイプの釣り用リールに簡単に組み込むことができる。更に，フィッシング・リールの他の機構を邪魔することなく，バックラッシュ防止装置をフィッシング・リール内にコンパクトに組み付け得る。」（甲１８号証訳文８頁第４段落）との記載がある。この標準タイプの釣り用リールには，１９３９年６月２７日に特許された米国特許である引用考案１の出願時においても周知慣用技術であったクラッチ機構及びクラッチ操作具が組み込まれているものが当然に含まれていることは明らかであるから，刊行物１によれば，引用考案１のブレーキ装置は，クラッチ機構及びクラッチ操作具が組み込まれている標準タイプの釣り用リールに簡単に組み込まれることがそもそも想定されているものということができる。したがって，当業者であれば，引用考案１の構成のものに，キャスティング時にリールを把持する手の親指で操作することが可能な範囲で，スプール後方の空間における，ブレーキ装置の操作具等の他の部材と干渉しない位置に，クラッチ操作具を配置することは，特段の困難なく容易に想到し得る，単なる設計的事項であるというべきである。この場合，クラッチ操作具とブレーキ装置の操作部材がスプール後方に併存することになるものの，本件考案においては，ブレーキ装置を設けることは，実用新案登録請求には範囲に記載されておらず，単にその構成要件とはされていないだけであり，実用新案登録請求の範囲に記載された構成のものにブレーキ装置を付加したものが，本件考案の技術的範囲に含まれるものであることは，当然である。したがって，引用考案１のものに，周知慣用の技術である，スプール後方にクラッチ操作具を配置するとの技術を適用することが，引用考案１の前記目的及び構成と矛盾するとか，これを阻害する要因があるとか，との原告の前記主張は採用することができない。
さらにいえば，両軸受リールにおいて，クラッチ機構とともにブレーキ装置を設けるか，設けないかというようなことは，そもそも本件考案の出願時における周知慣用の技術の選択的適用の問題であるにすぎないというべきである（甲第２３号証）。すなわち，引用考案１において，ブレーキ装置の代わりにクラッチ機構を設けることは，引用考案１の前記目的に抵触することになるものの，刊行物１は，１９３９年６月２７日に特許された米国特許公報であり，本件考案は，その５１年後の平成２年８月７日に出願されたものであるから，本件考案の出願時においては，これらをどのように用いるかは，両軸受リールにおける周知慣用技術の単なる選択的適用の問題にすぎない，というべきである。当業者が，引用考案１のブレーキ装置とクラッチ機構及びその操作具を併存させるか，ブレーキ装置をそもそも不要と考え，スプールの後方に，ブレーキ装置に代えてクラッチ機構のみを配置させるかは，いずれの構成もきわめて容易に想到し得るものであるというべきである。


(2)原告は，刊行物１の第３図を見ると，スプール後方でかつリール本体の外形中心を通る仮想水平面の近傍に「バー１３」が設けられており，その位置にクラッチ操作具を設けるべき空間はなく，クラッチ操作具を設けることについて，これを阻害する要因が存在する，と主張する。
しかし，引用考案１のブレーキ装置（バック・ラッシュ防止装置）をリールに組み込むに際して，共存する部材であるバー１３との配置を考慮することは，単なる設計事項に属するものでしかなく，バー１３の存在をもって，クラッチ操作具を設けることについて，これを阻害する要因があるということはできない。実際に，本件考案の訂正明細書の第３図に示されているフレームの一つであって，引用考案１のバー１３と同じ構成の部材である「連結フレーム３４」は，クラッチ操作具の上下移動の案内杆となっているとともに，クラッチ操作具の「円弧状貫通孔７Ｂ」に挿通されて左右ケース部を連結している。このように，連結フレームの本来の機能は，左右ケース部を連結して，フレームの骨格となるものであり，その位置を適宜に設けることは，単なる設計事項に属することにすぎない，というべきである。したがって，引用考案１において，クラッチ機構を設ける場合に，バー１３が邪魔になってクラッチ操作具を配置することができないとの原告の主張は到底採用することができない。
以上によれば，引用考案１に，「外形が円形のリール本体の外形中心の近傍において，スプールの前方にレベルワインド機構を配置し，前記スプールの後方にクラッチ操作具を配置する」との「周知・慣用技術を適用することに，当業者が格別の困難性を要するものとは認められない。」（審決書１３頁第１，第２段落）とした審決の判断に誤りはない。
３　取消事由Ａ－３（相違点３についての認定判断の誤り）について原告は，審決が，引用考案１に「甲第２号証及び甲第３号証に記載の上記公知技術を適用することにより，本件考案のような「前記左右のケース部（１），（１），前記サムレスト（１２），前記ロアーフレーム（１３）とを一体成型してある」という構成を得ることは，当業者がきわめて容易に想到できることである」（審決書１３頁第５段落～１４頁第１段落）としたのに対し，甲２文献及び甲３文献記載のリールは，本件考案の丸型リールとは種別を異にするロープロフィール型のリールであり，ロープロフィール型のリールにおける一体成型の技術を丸型リールに組み合わせるには相応の動機付けが必要であり，これらの公知技術を基にしては，本件考案の前記構成を得ることが当業者がきわめて容易に想到できることである，ということはできない，と主張する。
しかし，原告は，ロープロフィール型リールの技術を丸型リールの技術として組み合わせるためには，相応の動機付けが必要であると指摘はするものの，その組合せの際の困難性あるいは阻害要因に関して，具体的な主張をしているわけではない。また，一体成型の技術は，そもそも，本件考案の両軸受リールに限らず，どの技術分野においても，物品あるいは装置を構成するに際して，組立工程の簡略化，部品剛性の確保，固着要素の省略，外観形成の容易化等を考慮して適宜採用されているものであって，一般的な技術であると考えられるのであるから，このような一体成型を行うこと自体が格別なこととは到底いえないのである。それを根拠付ける具体的な事実を挙げないでする，ロープロフィール型のリールにおける一体成型の技術を丸型リールに組み合わせるには相応の動機付けが必要である，との原告の前記主張は，到底採用することができない。
４　取消事由Ａ－４（引用考案１の認定の誤りによる一致点・相違点の認定の誤り）について
原告は，審決が，引用考案１は，バー１４，サドル１７が，それぞれ本件考案のロアーフレーム（１３），釣り竿取付け用の脚部（１４）に相当する，と認定したのに対し（審決書１０頁第２段落参照），引用考案１のバー１４及びサドル１７は，本件考案の「釣り竿取付け用の脚部（１４）」に相当するのであり，引用考案１には，本件考案のロアーフレーム（１３）に相当する部材は設けられていない，と主張する。
しかし，引用考案１のバー１４は，サドルが一体に連設されていても，左右の内側枠を結合する機能を有し，かつ，サドルを支持する機能も有するものとして，リール下部に設けられているものであるから，本件考案のロアーフレーム（１３）が有している機能と全く同等の機能を有しているものである。したがって，審決が，引用考案１のバー１４が，本件考案のロアーフレーム（１３）に相当する，と認定したことに何ら誤りはない。


５　取消事由Ａ－５（相違点４についての認定判断の誤り）について審決は，「本件考案のように，・・・ロアーフレーム（１３）と釣り竿取付け用の脚部（１４）とを別体にするか，或いは，甲第１号証に記載の考案のように，予めバー１４・・・にサドル１７・・・を一体に取り付けておくかは，必要に応じて当業者が適宜選択できる設計事項である。」（審決書１４頁第２段落）と判断した。これに対し，原告は，脚部をリール本体と一体で形成した場合，丸型のリール外径から脚部が飛び出してしまい，加工が非常に困難になる，また，脚部は，釣り竿の種類等によってその材質等を変更することで，汎用性や商品展開の機会を増すことができるのに対し，脚部がリール本体と一体成型されてしまうと，脚部のみの材質変更は不可能となり，製造効率を損なうものとなる，と主張する。しかし，部品を製作するに際して，組立て時の取付けの便宜，強度面からの材料選択の便宜等から，一つの部品を一体のものとするか，複数のものを組み合わせたものとするかは，どの技術分野においても適宜設計段階で考慮されていることである。そして，両軸受リールにおいて，脚部とロアーフレームを別体とすることが，本件考案の出願時における周知・慣用の技術事項であることは，例えば，実開昭５６－１６０４７８号公報に示されているとおりである（乙第１号証）。したがって，ロアーフレームと脚部とを別体とすることにより，原告主張の効果が生じることは認められるものの，これらは，いずれも周知・慣用技術によるものであり，本件考案に特有の効果ではない。審決の上記判断に誤りはない。６　取消事由Ａ－６（相違点全体に対する判断の誤り）について原告は，審決の「上記甲第１号証，甲第２号証，甲第３号証，甲第５号証，甲第６号証及び甲第８号証にそれぞれ記載された考案から，当業者が本件考案の上記相違点２，相違点３及び相違点４に係る構成を想到することは，格別の困難性を要することではない。」（審決書１４頁第３段落）との判断に対し，本件考案が，丸型リールを構成する各部材をそれぞれの効果を阻害することなく適切に配置して，リールの大型化を抑え剛性を高めて，パーミング，リーリング，サミング及びクラッチ操作等の操作性を向上させたもので，全体の構成が有機的に機能する両軸受けリールであるから，各甲号証記載の考案等を単に寄せ集めただけでは決して得られない顕著な効果を有しているものである，たとい技術分野が共通であったとしても，本件のように多数の引用例の組合せが必要になる場合は，これら多数の引用例を組み合わせようとする動機付けは存在しない，と主張する。しかし，本件考案と引用考案１とを比較したときに，引用考案１の両軸受リールが備えていない構成は，いずれも，両軸受リールの技術分野において，従来から存在していた公知技術であるか周知・慣用技術であるかである。例えば，釣り糸を繰り出す，あるいは，釣り糸を巻き取る際に機能するレベルワインド機構を前記仮想水平面の前方側に配設することは，釣り糸が竿先とリールとにわたって配される関係にあることから，従来より慣用されている配置であり，主にキャスティングの際に操作されるクラッチ操作具を前記仮想水平面の後方側に配置することも，操作に便宜であることから，従来より慣用されている配置であることは，前記甲第２，第５，第６，第８号証から明らかである。また，ケース部，サムレスト及びロアーフレームを一体成型するかどうか，及び，ロアーフレームと脚部を一体とするかどうか等の事項が，適宜設計段階で考慮される選択的事項にすぎないことも前記のとおりである。
そして，本件考案の昀大の特徴である「前記スプール（６）の軸芯（Ｑ）を前記外形中心（Ｐ）を基準として前記サムレスト側に設け」るとの構成は，引用考案１も備える特徴的な構成である。
したがって，本件考案においては，上記の特徴的な構成と，上記の公知技術あるいは周知・慣用技術からなるそれぞれの構成が全体として有機的に機能するものであるとしても，当業者であれば，引用考案１に示されている上記の特徴的な構成と，相違点１ないし４に係る既述の公知技術あるいは周知・慣用技術を組み合わせることは，当業者が，両軸受リールの設計段階において適宜選択する事項にすぎず，これらの組合せは，それらを一体としてみても，きわめて容易に想到し得ることである，というべきである。
原告は，本件考案の構成は一体不可分のものであり，これを分断して公知技術と比較する審決は，その判断手法そのものが誤りである，と主張する。しかし，審決では，本件考案と引用考案１との上記相違点１ないし４が，従来から両軸受リールの技術分野では公知ないし周知・慣用の技術事項であることを十分に説示するとともに，これらの組合せが格別なものとはいえないとしているのであり，原告が指摘するように，殊更に，本件考案の構成を分断して検討したものということもできない。審決の上記判断に誤りはない。７　取消事由Ｂ（本件訂正についての判断の誤り）について原告は，審決の判断は，本件追加要件がロアーフレームが配置される範囲を特定しようとしたものであるとの誤った認識に基づくものである，本件訂正前のロアーフレームの位置に関しては，「リール本体の外形より内側に位置するように配置する」とのみ規定されていたものであり（実用新案登録第２５５２６７７号公報。甲第２１号証。），本件追加要件は，これをさらに限定して，脚部を取り付けた状態でも，なお脚部の底面がリール本体の内側になるように配置されているということを特定したものである，脚部は，ロアーフレームとは異なり，その前後両端部分がリール本体外形より突出しているので，脚部の底面に関して，「リール本体の外形より内側に位置するように配置する」と表現することができず，そのため脚部の底面から外形中心までの距離である距離Ｈで上記の配置を表そうとしたのである，と主張する。


主文
１　被告Ｃは，群馬県勢多郡北橘村に対し，５５万２０００円及びこれに対する平成１３年９月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，被告Ｄと２７万６０００円及びこれに対する平成１３年９月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で，被告Ｅ，同Ｆ及び同Ｇといずれも各９万２０００円及びこれに対する平成１３年９月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で，それぞれ連帯して）を支払え。
２　被告Ｄは，群馬県勢多郡北橘村に対し，被告Ｃと連帯して，２７万６０００円及びこれに対する平成１３年９月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３　被告Ｅ，同Ｆ及び同Ｇは，それぞれ，北橘村に対し，被告Ｃと連帯して，９万２０００円及びこれに対する平成１３年９月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
４　原告のその余の請求をいずれも棄却する。
５　訴訟費用はこれを２０分し，その１９を原告の負担とし，その余は被告らの負担とする。
事実及び理由
第１　請求
１　被告Ｃは，群馬県勢多郡北橘村に対し，１１０５万０００５円及びこれに対する平成１３年９月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，被告Ｄと５５２万５００２円及びこれに対する平成１３年９月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で，被告Ｅ，同Ｆ及び同Ｇといずれも各１８４万１６６７円及びこれに対する平成１３年９月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で，それぞれ連帯して）を支払え。
２　被告Ｄは，群馬県勢多郡北橘村に対し，被告Ｃと連帯して，５５２万５００２円及びこれに対する平成１３年９月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３　被告Ｅ，同Ｆ及び同Ｇは，それぞれ，北橘村に対し，被告Ｃと連帯して，１８４万１６６７円及びこれに対する平成１３年９月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
本件は，群馬県勢多郡北橘村（以下「北橘村」という。）の住民である原告が，北橘村の元村長である亡Ｂの相続人である被告Ｄ，同Ｅ，同Ｆ，同Ｇ及びＣ建築の屋号で建設業を営む被告Ｃに対し，北橘村から被告Ｃに北橘幼稚園（以下「本件幼稚園」という。）の改修工事の請負代金として合計１１０５万０００５円が支払われているところ，同工事の請負契約及びこれに基づく施工は存在せず，仮に存在するとしても，亡Ｂが随意契約の制限に関する法令及び代金の支払時期を定める北橘村財務会計規則に違反し，かつ，裁量権を逸脱して，地方自治法(以下「法」という。)１４２条の趣旨に反する違法な財務会計上の行為をなしたものであるから，上記支払は違法であると主張して，法２４２条の２第１項４号に基づき，北橘村に代位して損害の賠償を請求した事案である。
１　争いのない事実
(1)　原告は，北橘村の住民である。
亡Ｂは，平成１０年当時，北橘村長の職にあった者であり，Ｂ製工有限会社（以下「Ｂ製工」という。）の代表取締役の地位にもあった。亡Ｂは，平成１５年６月８日死亡し，配偶者である被告Ｄ，子である同Ｅ，同Ｆ，同Ｇが，法定相続分に従い，亡Ｂを相続した。
被告Ｃは，北橘村において，Ｃ建築の屋号で建設業を営む者である。(2)　北橘村の収入役は，北橘村長である亡Ｂの命令により，本件幼稚園の改修工事に関し，被告Ｃ名義の銀行口座に，平成１０年４月２７日に５７１万６５９９円を振り込んで送金し（以下「本件第１支出」といい，本件第１支出にかかる工事を「本件第１工事」，本件第１工事にかかる契約を「本件第１契約」という。），同年５月６日に１７８万２４０６円を振り込んで送金し（以下「本件第２支出」といい，本件第２支出にかかる工事を「本件第２工事」，本件第２工事にかかる契約を「本件第２契約」という。），同年９月８日に３５５万１０００円を振り込んで送金し（以下「本件第３支出」といい，本件第３支出にかかる工事を「本件第３工事」，本件第３工事にかかる契約を「本件第３契約」という。），以上のようにして合計で１１０５万０００５円を振り込んで送金した（以下「本件各支出」，「本件各工事」，「本件各契約」と総称する。）。
(3)　原告は，本件各支出より１年を経た後である平成１３年７月３日，北橘村監査委員に対し，本件各支出について，法２４２条１項に基づく監査請求（以下「本件監査請求」という。）を行ったが，同年８月２０日付けで，本件監査請求には理由がない旨の監査結果の通知を受領した。
２　争点
(1)　監査請求期間を徒過したことにつき，法２４２条２項ただし書の正当な理由
があるか否か
【原告の主張】


本件では，当時の北橘村監査委員が同村の総務課長に対し，本件各契約書等の提出を求めたとき，「書類がなく提出できない」と回答していることから（甲２２），そもそも本件各契約自体が存在しないと思われるし，又は仮に存在するとしても随意契約方式で締結され，亡Ｂが法１４２条の禁止規定を脱法するために自己が社長をするＢ製工の下請業者である被告Ｃをいわばダミーとして利用して契約したものであり，秘密裡にされたものに実質的に等しく，契約の違法性，不当性を主張する前提となる事実が隠蔽されていたのであるから，監査請求の対象となるべき行為が住民に隠れて秘密裡に行われた場合と同様に解すべきである。北橘村の住民が相当の注意力をもってしても，本件幼稚園の改修工事を誰が，幾らで，どのような契約方法で請け負ったかは知ることができなかったものである。原告は，新聞報道があった平成１３年６月２９日に初めて本件各工事について知り，平成１３年７月３日には本件監査請求をしている。そこで，原告は当該行為を知ることができたと解される時から相当な期間内に本件監査請求をしたと思料する。よって，監査請求期間を徒過したことにつき，法２４２条２項ただし書の正当な理由があり，本件各訴えは適法である。
【被告らの主張】
本件各工事については，既に村内の各戸に配付される議会だよりの平成１０年２月１０日発行のものにより，１面に３歳児保育が始まる旨の表題及び写真が掲載されている外，１２月の定例会において議員から予算金額等についての質問がなされ，学校教育課長等から工事内容等についての答弁がなされたことが掲載されている。
また，北橘村の「財政概要の作成及び公表に関する条例」（昭和３２年条例第５５号）によれば，同村は，法第２４３条の３第１項の規定に従い財政概要を年２回公表しなければならず，１１月１日に前年度の決算を明らかにするものと規定され，また，村報に掲載するとあり，閲覧もできることとなっている。したがって，オンブズマンでない一般住民としても，上記により本件各工事が行われることを事前に熟知していたものであり，これが，秘密裡に行われたものでないことは明白である上，原告は，本件監査請求に際し，平成１３年６月２９日の新聞により初めて不正疑惑を知ったと陳述しているが，その新聞記事と同日に原告が所属する「市民オンブズマン群馬」は亡Ｂに対して公開質問状を提出していることによれば，原告が平成１３年６月２９日に初めて不正疑惑を知ったのではないことは明白である。
よって，本件各訴えは，監査請求期間を徒過してなされた不適法なものであるから，却下されるべきである。
(2)　本件各支出の違法性
【原告の主張】
ア　本件各契約は存在せず，被告Ｃにおいては本件幼稚園のトイレのドア修理等わずかな仕事をしたのみであるにもかかわらず，亡Ｂは，自己の村長としての立場を利用して，Ｂ製工の下請業者である被告Ｃと共同して本件各契約を締結したとの外観を作出し，本件各工事を施工完了したとの口実の下に，北橘村役場会計担当職員をして本件各支出をさせたものであるから，本件各支出は違法な支出である。イ　仮に本件各契約及び本件各工事の施工が存在するとしても，本件各契約は法施行令１６７条の２第１項各号のいずれにも該当しないにもかかわらず随意契約方式で締結されたものであるから，本件各支出は違法な支出である。ウ　本件各契約の形式的当事者は被告Ｃである。しかしながら，本件各契約の請負工事代金が，北橘村から被告Ｃに振り込まれた日に全額，当時亡Ｂが社長をしていたＢ製工に流れていることからすると，本件各契約の実質的当事者は当時亡Ｂが社長をしていたＢ製工と思料する。
本件各契約の実質的当事者が，Ｂ製工であるにもかかわらず，形式的当事者を被告Ｃとしたのは，法１４２条の禁止規定を脱法するためである。法９２条の２で，普通地方公共団体の議員が，当該地方公共団体に対し請負をする者であることができないとしており，また，法１４２条は普通地方公共団体の長が請負をすることができないとしているが，その趣旨は，議会の議員又は首長が普通地方公共団体との間で請負契約等の取引関係に立った場合には，当該普通地方公共団体の公正な運営を期待することが困難となるからである。
本件各契約の実質的当事者を当時亡Ｂが社長をしていたＢ製工と見ると，本件各契約は，法１４２条の趣旨に反するものであり，同条が地方公共団体の公正な運営の確保という地方自治制度の根幹にかかわるものであることに鑑みると，本件各契約が仮に存在するとしても，本件各契約を締結した亡Ｂには裁量権の逸脱があるので，本件各支出は違法な支出である。
エ　北橘村財務規則（以下「本件規則」という）１６０条によれば，契約代金を支払うためには，検査に合格しなければならない。しかし，本件では，工事完成通知，完成当時の工事写真，検査調書，完成引渡書がいずれもなく，検査に合格してもいないのに，北橘村から被告Ｃ（実質的にはＢ製工）に本件各支出がなされている。このように，本件各支出は，本件規則１６０条に違反してなされた違法な支出である。
【被告らの主張】
ア　原告の主張アを否認ないし争う。
本件各契約及び本件各工事は現実に存在し，完了している。本件各工事の内容は，別紙（省略）工事施工概要のとおりである。なお，本件第１工事と本件第２工事は一体のものである。
本件各工事のうち，施工管理及び改修工事は被告Ｃが行い，その余の工事は，次のとおり，下請工事人が施工した。
水道工事　　　Ｈ水道株式会社
電気工事　　　有限会社Ｉ電気
塗装工事　　　Ｊ塗装店
サッシ工事　　　株式会社Ｋ
畳工事　　　Ｌ畳店
クロス・カーテン工事　　　Ｍインテリア
板金工事　　　Ｎ板金
エアコン取付工事　　　Ｏ重工
左官工事　　　Ｐ左官工業
イ　原告の主張イを否認ないし争う。