この実施の形態の既設下枠５６，改修用下枠６９，取付け補助部材１０６は…図１，図２に示す実施の形態の既設下枠５６，改修用下枠６９，取付け補助部材１０６とほぼ同様で，既設下枠５６の背後壁１０４の上端部に室内６８側に向かう横向片１０４ａを有し，この横向片１０４ａと改修用下枠６９の支持壁８９の上端が同一高さであること，改修用下枠６９の室外７３側部分に乾式の室外側下枠シール材３００が室内６８側に向けて装着され，この室外側下枠シール材３００が既設下枠５６の前壁１０２に圧接していることが大きく相違する。（【００６９】）具体的には，既設下枠５６の室外側案内レール１１４を図６の仮想線で示すように切断して撤去されている。この室外側案内レール１１４は全てを切断して撤去しても良いし，若干残して撤去しても良い。取付け補助部材１０６は，その室外側壁部１０７が室内側案内レール１１５にビス１１０で固着して取付けられる。
改修用下枠６９の支持壁８９，室内側脚部分９１が取付け補助部材１０６の上壁部１０９に支持され，底壁８１の室外寄りがスペーサ３０１を介して既設下枠５６の底壁１０３の室外寄りに支持され，ビス１１２で取付け補助部材１０６に固定される。（【００７０】）（以下次頁）前記既設上枠６２と改修用上枠７２と上枠用保持部材７６は図１と図２に示す既設上枠６２，改修用上枠７２，上枠用保持部材７６とほぼ同様で，改修用上枠７２の室外側部に乾式の室外側上枠シール材３０２が装着してあること，上枠用保持部材７６がカバー３０３を備えていることが大きく相違する。（【００７１】）
具体的には，改修用上枠７２の前壁１２０における底壁１２２より上方に突出した部分１２７には室内側に向かうシール材取付部３０４が設けてあり，このシール材取付部３０４に乾式の室外側上枠シール材３０２が装着してある。
この室外側上枠シール材３０２は室外側ヒレ３０２ａと室内側ヒレ３０２ｂを有する。好ましくは断面上向きコ字状で，室外側ヒレ３０２ａと室内側ヒレ３０２ｂとの間に上向き凹状の排水溝３０２ｃを有する。前記室外側ヒレ３０２ａが建物５２の開口部５３の上縁部６１における既設シール材３０５よりも室外寄りに接して１次タイトの役目を果たす。
前記室内側ヒレ３０２ｂが既設上枠６２の室外側部，例えば室外側フランジ１２６に圧接して２次タイトの役目をする。（【００７２】）前記既設竪枠５９，６０と改修用竪枠７０，７１と竪枠用保持部材７４，７５は，前述の図１，図２に示す既設竪枠５９，６０，改修用竪枠７０，７１，竪枠用保持部材７４，７５とほぼ同様で，改修用竪枠７０，７１の室外側部に乾式の室外側竪枠シール材３１０とがた防止部材３１１が装着してあること，竪枠用保持部材７４，７５がカバー３１２をスナップ式に取付けてあることが大きく相違する。
具体的には，一方の改修用竪枠７０の前壁１４０のウエブ１４２よりも既設竪枠５９側に突出した部分に室内側に向かうシール材装着部３１３が一体的に設けてある。このシール材装着部３１３に室外側竪枠シール材３１０が側方に向けて装着してある。
この室外側竪枠シール材３１０は室外側ヒレ３１０ａと室内側ヒレ３１０ｂを有する。好ましくは断面横向きコ字状で，その室外側ヒレ３１０ａと室内側ヒレ３１０ｂとの間に横向き凹状の排水溝３１０ｃを有する。
前記室外側ヒレ３１０ａが建物５２の開口部５３の一方の縦縁部５７における既設シール材３１４よりも室外寄りに接して１次タイトの役目を果たす。
前記室内側ヒレ３１０ｂが一方の既設竪枠５９の室外側部，例えば室外側フランジ１４６に圧接して２次タイトの役目をする。（   【００７５】）
この実施の形態によれば，図１と図２と同様な作用効果を奏すると共に，次のような作用効果を奏する。
(1)既設下枠５６に取付け補助部材１０６を取付け，改修用下枠６９の室内側脚部分９１，支持壁８９（つまり，改修用下枠６９の室内側部分）を取付け補助部材１０６に載置し，その取付け補助部材１０６にビス１１２で固着して取りと付けたことをによって（裁判所注     原文ママ），その取付用補助部材１０６の高さ寸法を変えることで，異なる形状の既設下枠５６にも同一形状の改修用下枠５６（裁判所注正しくは「６９」と認められる。）を，その支持壁８９と背後壁１０４を同一高さに取付けることが可能である。（【００９１】）
(2)また，前述の(1)と室外側下枠シール材３００が既設下枠５６の前壁１０２に圧接していることによって，室内側案内レール１１５の立上り寸法が大きな既設下枠５６にも同一形状の改修用下枠６９を取付けできる。
例えば，図１０に示すように取付け補助部材１０６の高さ寸法を大きくして室内側壁部１０８を底壁１０３に当接し，かつ室内側案内レール１１５にビス１１０で取付ける。
室内側下枠シール材３００を前壁１０２に当接する。
この場合には，支持壁８９が背後壁１０４より若干上方に突出する。
（【００９２】）
(3)また，前述の(1)，(2)によって図１１と図１２に示すように，既設下枠５６の背後壁１０４の上端部に室外側に突出部１０４ｂを有し，既設上枠６２の室内側フランジ３０６の内方部分３０６ｂが室外側に位置ずれしている場合でも，同一形状の改修用下枠６９，改修用上枠６２，各改修用竪枠７０，７１を取付けできる。（【００９３】）例えば，室内側案内レール１１５の室外側面にスペーサ３３０を介して取付け補助部材１０６の室外側壁部１０７をビス１１０で取付け，その室内側壁部１０８と前記突出部１０４ｂを離隔し，下枠用シール材７９のためのスペーサを形成する。
改修用下枠６９が室外側に位置がずれるので，その室外側下枠シール材３００は既設下枠５６の前壁１０２と離隔する。


このために，底壁１０３の室外側部にシール材受け３３１をビス３３２で長手方向全長に亘って取付け，このシール材受け３３１に室外側下枠シール材３００を圧接する。なお，ビス３３３で固着しても良い。この場合には，室外側案内レール１１４が低いので，切断して撤去していないが，高い場合には切断して撤去する。
つまり，前述の(1)，(2)，(3)の効果のみを達成する場合には室外側案内レール１１４を切断して撤去しなくとも良い。（【００９４】）オ図１４に示すように，既設下枠５６の室内側案内レール１１５を前述と同様に切断して撤去し，取付け補助部材１０６を既設下枠５６の背後壁１０４にビス１１０で固着しても良い。
例えば，取付け補助部材１０６の室内側壁部１０８を既設下枠５６の背後壁１０４にビス１１０で固着する。この場合には室外側壁部１０７に図示しないビス挿通孔を形成し，そのビス挿通孔からビス止めすることが好ましい。（【０１００】）
３本件発明の特徴
本件明細書の前記各記載によれば，本件発明の特徴は，以下のとおりであると認められる。
すなわち，本件発明は，従来技術（【０００３】～【０００９】）において，改修用下枠が既設下枠に載置された状態で既設下枠に固定されるので，改修用下枠と改修用上枠との間の空間の高さ方向の幅が小さくなり，有効開口面積が減少してしまうという問題（課題ａ，【００１０】），及び改修用下枠の下枠下地材は既設下枠の案内レール上に直接乗載され，その案内レールを基準として固定されるため，改修用下枠と改修用上枠との間の空間の高さ方向の幅がより小さくなり，有効開口面積が減少してしまうという問題（課題ｂ，【００１１】）があったため，これらの問題を，既設下枠の室外側案内レールを切断して撤去する（構成１），既設下枠の室内寄りに取付け補助部材を設けるとともに，この取付け補助部材を既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面にビスで固着して取り付け，改修用下枠の室内寄りを取付け補助部材で支持し，取付け補助部材を基準として改修用引戸枠を既設引戸枠に取り付ける（構成２）ことにより解決したものである。構成１を採ることにより，改修用下枠と改修用上枠との間の空間の高さ方向の幅が大きく，広い開口面積が確保でき，構成２を採ることにより，既設引戸枠の形状，寸法に応じた形状，寸法の取付け補助部材を用いることで，形状，寸法が異なる既設引戸枠に同一の改修用引戸枠を取付けできるという効果を奏する（【００１８】）。さらに，本件発明は，既設下枠の背後壁の上端と改修用下枠の上端をほぼ同じ高さとする（以下「構成３」という。）ことにより，有効開口面積が減少することがないという効果も奏する。
４取消事由１（無効理由１（明確性要件違反）の判断における本件明細書の記載事項の誤解）について
(1)法３６条６項２号の趣旨は，特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合に，特許の付与された発明の技術的範囲が不明確となることにより生じ得る第三者の不測の不利益を防止することにある。そこで，特許を受けようとする発明が明確であるか否かは，特許請求の範囲の記載のみならず，願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し，また，当業者の出願時における技術的常識を基礎として，特許請求の範囲の記載が，第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。
(2)本件発明に係る特許請求の範囲の記載のうち，「背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さであ」るとの特定事項につき，特許請求の範囲の記載によれば，まず，「前記背後壁」は，「既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる」ものであるから，改修の前後でその「高さ」が変わるものではない。他方，「改修用下枠」は，その「室内寄りが，前記取付け補助部材で支持され」るものである。そうすると，「前記背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さであ」ることに寄与しているのは，「改修用下枠」を支持する「取付け補助部材」であることが理解される。この「取付け補助部材」について，本件明細書の記載を見ると，「既設引戸枠の形状，寸法に応じた形状，寸法の取付け補助部材を用いることで，形状，寸法が異なる既設引戸枠に同一の改修用引戸枠を取付けできる。」（【００１８】），「その取付用補助部材１０６の高さ寸法を変えることで，異なる形状の既設下枠５６にも同一形状の改修用下枠５６を，その支持壁８９と背後壁１０４を同一高さに取付けることが可能である。」（【００９１】）との記載がある。
また，「ほぼ同じ高さ」について，本件明細書にはその定義を説明する記載はないけれども，寸法誤差，設計誤差等により「背後壁の上端」と「改修用下枠の上端」とが完全には「同じ高さ」とならない場合があることは技術常識であるといってよい。
そうすると，「前記背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さ」の「同じ高さ」とは，「取付け補助部材」により「改修用下枠」を支持することで「背後壁の上端」と「改修用下枠の上端」とを「同じ高さ」とした場合を意味するものと一義的に理解することができ，「ほぼ同じ高さ」とは，「取付け補助部材」の高さ寸法を既設下枠の寸法，形状等に合わせて調節し，「背後壁の上端」と「改修用下枠の上端」とを「同じ高さ」にしようとしたとしても，寸法誤差，設計誤差等より「背後壁の上端」と「改修用下枠の上端」とが厳密には「同じ高さ」とならない場合を含むが，その限度を超えるものは含まないことを意味すると解される。
特許請求の範囲の記載，願書に添付した明細書の記載及び当業者の出願時における技術的常識を考慮すると，「前記背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さ」との記載は，上記のように解されるところ，このように解した場合，第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるとはいえない。


(3)本件審決は，「背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さであ」るとは，既設下枠の背後壁の上端と改修用下枠の上端がおおかた同じ高さである，すなわち完全に同じであることは要しない程度に高さが同じであるといった意味と捉えられるとし，また，既設引戸枠の形状，寸法によっては，例えば本件明細書図１０に示す実施の形態のように，背後壁の上端と改修用下枠の上端を完全に同じ高さとし得ない場合もあることが理解できるとする。しかし，本件明細書によれば，実施形態１については，「前壁１０２の上端部から室内６８に向かって上方へ傾斜する…底壁１０３の最も室内６８側の端部に連な…る背後壁１０４」が，「室内側案内レール６７と同一高さまで立ち上がる」と記載され（【００２７】），「背後壁１０４」の上端と改修用下枠の上端である「室内側案内レール６７」の上端が同一高さであることが示されている。また，実施形態２についても，「既設下枠５６の背後壁１０４の上端部に室内６８側に向かう横向片１０４ａを有し，この横向片１０４ａと改修用下枠６９の支持壁８９の上端が同一高さであること」と記載されており（【００６９】），「背後壁１０４」の上端と同じ高さである「横向片１０４ａ」の上面と図６の図面上「改修用下枠６９」の上端と認められる「支持壁８９」の上端とが同一高さである。これに対し，「背後壁」の上端と「改修用下枠」の上端の「高さ」に図面上明らかに差が認められる本件明細書の図１０及び１１に示された実施の形態については，「例えば，図１０に示すように取付け補助部材１０６の高さ寸法を大きくして室内側壁部１０８を底壁１０３に当接し，かつ室内側案内レール１１５にビス１１０で取付ける。…この場合には，支持壁８９が背後壁１０４より若干上方に突出する。」と記載され（【００９２】），「背後壁１０４」の上端と「改修用下枠」の上端である「支持壁８９」の上端を「同一高さ」とすることは記載されておらず，また，その差をもって寸法誤差や設計誤差等によるものと見ることもできない。
したがって，本件明細書図１０に示された実施の形態が「背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さであ」るとする理解を前提とする本件審決の説示は，誤りというべきである。
もっとも，前記(2)のとおり，本件発明に係る特許請求の範囲の記載である「ほぼ同じ高さ」の意味するところは，第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるとはいえないことから，この点に関する本件審決の判断は，その結論において誤りはない。
(4)被告らの主張について
被告らは，この点に関する本件審決の判断に誤りはないとし，「上記背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さであり」との文言は，本件特許に係る出願経過において，拒絶理由を解消する目的で補正前の各請求項に記載された本件発明の前提構成につき，広い開口面積を確保する本件発明の課題に対応した構成のみに限定する趣旨で書き加えたものである旨主張する。しかし，法３６条６項２号は，前記(1)のとおり，特許請求の範囲が不明確となる場合に生じ得る第三者の不測の不利益を防止するために要求されるものであるから，その適否は明細書の記載から客観的に判断されるべきであって，出願経過その他明細書に現れない事情を斟酌することは，かえって特許が付与された権利範囲を不明確にしかねないものといわざるを得ない。そうである以上，明確性要件の判断をする際にそのような事情を考慮することは相当ではない。
その他被告らがるる指摘する事情を考慮しても，この点に関する被告らの主張は採用し得ない。
(5)以上より，本件審決は，「背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さであ」るとの記載の意義の解釈につき誤りがあるものの，その誤りは明確性要件違反の有無に関する判断の結論に誤りをもたらすものではない。したがって，取消事由１は理由がない。
５取消事由２（無効理由２（サポート要件違反）の判断における本件明細書の記載事項の誤解）について
(1)法３６条６項１号のサポート要件に適合するかどうかは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が発明の詳細な説明に記載された発明であるか，すなわち，発明の詳細な説明の記載と当業者の出願時の技術常識に照らし，当該発明における課題とその解決手段その他当業者が当該発明を理解するために必要な技術的事項が発明の詳細な説明に記載されているか否かを検討して判断すべきである。(2)アまず，本件発明の構成については，本件明細書【００１３】に「課題を解決するための手段」として特許請求の範囲請求項１～６とほぼ同内容の記載によって示されており，また，当該手段を採用した本件発明の効果については，「発明の効果」として段落【００１８】に記載されている。
イ実施形態１について


(ｱ)本件発明１～３の「建物の開口部に取付けてあるアルミニウム合金の押出し形材から成る既設上枠，アルミニウム合金の押出し形材から成り室内側案内レールと室外側案内レールを備えた既設下枠，アルミニウム合金の押出し形材から成る既設竪枠を有する既設引戸枠を残存し，」との構成及び本件発明４～６のこれに対応する構成については，本件明細書の「本実施の形態の改修用引戸装置５０は，建物５２の開口部５３の開口５４に下方から臨む下縁部５５に，略水平…に固定される既設下枠５６と，開口部５３の前記開口５４に左右両側から臨む両側縁部５７，５８に略鉛直…にそれぞれ固定される一対の既設竪枠５９，６０と，開口部５３の前記開口５４に上方から臨む上縁部６１に略水平に固定される既設上枠６２とを有する既設引戸枠６３内に嵌まり込んだ状態で装着される。」（【００１９】），「上記の既設下枠５６，各既設竪枠５９，６０，および既設上枠６２もまた，アルミニウム合金の押出し形材から成る。」（【００２３】），「前記既設下枠５６は，・・・室外側案内レール１１４と，室内側案内レール１１５とを有する。」（【００２７】）との記載が対応する。(ｲ)本件発明１～３の「前記既設下枠の室外側案内レールを付け根付近から切断して撤去し，前記既設下枠の室内寄りに取り付け補助部材を設け，」との構成及び本件発明４～６のこれに対応する構成については，本件明細書の「前記室外側案内レール１１４は，改修用下枠６９を装着するにあたって，改修用下枠６９の取付けスペースを確保するため，…付け根付近から切断され   て撤去されている。」（【００２８】），「この取付け補助部材１０６は，既設下枠５６に，室内側案内レール１１５に室外７３側から室外側壁部１０７を当接させ，かつ背後壁１０４に室外７３側から室内側壁部１０８を当接させた状態で，前記上壁部１０９を上方にして装着される。前記室外側壁部１０７は，室内側案内レール１１５にビス１１０によって固定される。」（【００２９】）との記載が対応する。
(ｳ)本件発明１～３の「この後に，アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用上枠，アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用竪枠，アルミニウム合金の押出し形材から成り室外から室内に向かって上方へ段差を成して傾斜し，室外寄りが低く，室内寄りが室外寄りよりも高い底壁を備えた改修用下枠を有する改修用引戸枠を，前記既設引戸枠内に室外側から挿入し，…前記改修用下枠の室内寄りを前記取付け補助部材で支持し，前記背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さであり，」との構成及び本件発明４～６のこれに対応する構成については，段落【００２９】の上記記載のほか，本件明細書の「改修用下枠６９，各改修用竪枠７０，７１，改修用上枠７２，各竪枠用保持部材７４，７５，および上枠用保持部材７６は，アルミニウム合金の押出し形材から成る。」（【００２３】），「前記改修用下枠６９は，…室外７３から室内６８に向かって上方へ段差を成して傾斜する底壁８１と…を有する。」（【００２４】），「改修用下枠６９が既設下枠５６に取付けられた状態では，…前記前壁８０が既設下枠５６の前壁１０２に当接して，改修用下枠６９が既設下枠５６に対して図１の左右方向である見込み方向に位置決めされ，位置決め作業に手間がかからず，容易に取付けることができる。」（【００３１】）   ，「底壁１０３の最も室内６８側の端部に連なり，室内側案内レール６７と同一高さまで立ち上がる背後壁１０４」（【００２７】）との記載が対応する。
(ｴ)本件発明１～３の「前記改修用下枠の前壁を，ビスによって既設下枠の前壁に固定することで，改修用引戸枠を取付け補助部材を基準として取付ける」との構成及び本件発明４～６の「前記改修用下枠の前壁が，ビスによって既設下枠の前壁に固定されている」との構成については，本件明細書の「前壁８０を室外７３側から室内６８側に向かって螺着されたビス１１２によって既設下枠５６の前壁１０２に固定するので，取付け作業中に改修用下枠６９が既設下枠５６に対して室外７３側にずれてしまうことが防がれ，単にビス１１２を締付ければ，改修用下枠６９を既設下枠５６に対して位置決めされ」（【００３２】），「取付け補助部材１０６を基準として改修用下枠６９を取付けできるから，既設下枠５６の形状，寸法に応じた形状，寸法の取付補助部材１０６を用いることで，同一の改修用下枠６９を取付けできる。」【００６０】との記載が対応する。
(ｵ)そうすると，本件発明と実施形態１とを対比すると，本件発明では，取付け補助部材を，既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面にビスで固着して取り付けるのに対し，実施形態１では，取付け補助部材１０６を，既設下枠５６の室内側案内レール１１５に室外７３側から室外側壁部１０７を当接させ，かつ背後壁１０４に室外７３側から室内側壁部１０８を当接させ，前記室外側壁部１０７が室内側案内レール１１５にビス１１０によって固定する（【００２９】）点で異なっている。また，本件発明では，改修用下枠の室外寄りをスペーサを介して既設下枠の室外寄りに接して支持するのに対し，実施形態１ではそのような構成を有していない。
ウ実施形態３について
実施形態３について，本件明細書には「既設下枠５６の室内側案内レール１１５を前述と同様に切断して撤去し，取付け補助部材１０６を既設下枠５６の背後壁１０４にビス１１０で固着しても良い。例えば，取付け補助部材１０６の室内側壁部１０８を既設下枠５６の背後壁１０４にビス１１０で固着する。この場合には室外側壁部１０７に図示しないビス挿通孔を形成し，そのビス挿通孔からビス止めすることが好ましい。」（【０１００】）との記載があり，取付け補助部材１０６を既設下枠５６の背後壁１０４にビス１１０で固着することが記載されている。
エ実施形態２について


実施形態２について，本件明細書には，「改修用下枠６９の…底壁８１の室外寄りがスペーサ３０１を介して既設下枠５６の底壁１０３の室外寄りに支持され，ビス１１２で取付け補助部材１０６に固定される。」（【００７０】）との記載があり，改修用下枠６９の底壁８１の室外寄りをスペーサ３０１を介して既設下枠５６の底壁１０３の室外寄りに支持することが記載されている。実施形態３にも同様の構成が示されている。
オ本件発明において，課題ａ及びｂを解決するためには，構成１及び２を採用することを要し，かつ，それで足りるところ，取付け補助部材１０６を既設下枠５６の背後壁１０４にビス１１０で固着するか否か，改修用下枠６９の底壁８１の室外寄りをスペーサ３０１を介して既設下枠５６の底壁１０３の室外寄りに支持するか否かは，課題ａ及びｂの解決には直ちには関係しないし，これらのいずれかにしなければ本件発明の効果を奏しないというものでもない。当業者であれば，実施形態１において，本件明細書の記載から，課題ａ及びｂの解決に関係しない構成につき実施形態２又は３に記載の構成を採用することは，ごく普通に着想し得ることといってよい。
(3)本件発明３及び６は「室内側案内レールを切断して撤去し，」との構成を更に備えるところ，実施形態３についての前記段落【０１００】の記載はこれに対応する。
また，当業者であれば，本件明細書の記載から，実施形態１において実施形態３に記載の当該構成を採用することをごく普通に着想し得ることは，前記(2)と同様である。
(4)本件発明２及び５は，「前記改修用上枠の室外側部に室外側上枠シール材を装着すると共に，前記改修用引戸枠の改修用竪枠の室外側部に室外側竪枠シール材を装着した改修用引戸枠を，前記既設引戸枠内に室外側から挿入し，その室外側上枠シール材を建物の開口部の上縁部に接すると共に，前記室外側竪枠シール材を建物の開口部の縦縁部に接し，」との構成を更に備える。
この構成については，本件明細書の実施形態３に関する記載のうち，「改修用上枠７２の前壁１２０…に乾式の室外側上枠シール材３０２が装着してある。この室外側上枠シール材３０２は室外側ヒレ３０２ａと室内側ヒレ３０２ｂを有する。…前記室外側ヒレ３０２ａが建物５２の開口部５３の上縁部６１における既設シール材３０５よりも室外寄りに接して１次タイトの役目を果たす。」（【００７２】）との記載，「改修用竪枠７０の前壁１４０…に室外側竪枠シール材３１０が側方に向けて装着してある。この室外側竪枠シール材３１０は室外側ヒレ３１０ａと室内側ヒレ３１０ｂを有する。…前記室外側ヒレ３１０ａが建物５２の開口部５３の一方の縦縁部５７における既設シール材３１４よりも室外寄りに接して１次タイトの役目を果たす。」（【００７５】）との記載がこれに対応する。
また，当業者であれば，本件明細書の記載から，実施形態１において実施形態２記載の当該構成を採用することをごく普通に着想し得ることは，前記(2)と同様である。
(5)以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明には，当業者において，特許請求の範囲に記載された本件発明の課題とその解決手段その他当業者が本件発明を理解するために必要な技術的事項が記載されているものといえる。したがって，本件発明は，本件明細書において十分に裏付けられ，開示されているものといってよく，サポート要件違反の有無に関する本件審決の判断の結論に誤りはない。この点に関する原告の主張は採用し得ず，取消事由２は理由がない。
６取消事由３（無効理由３（実施可能要件違反）の判断における審理不尽，理由不備及び判断の誤り）について
原告は，既設下枠の背後壁の上端と改修用下枠の上端の高さの差の許容範囲を客観的に判断することができなければ，本件発明を実施するに際し改修用建具の寸法等の設計をすることなどができず，本件明細書の記載は実施可能要件を欠くなどと主張する。
しかし，前記４のとおり，「背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さであ」るの「ほぼ同じ高さ」の意味するところは，第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるとはいえず，既設下枠の背後壁の上端と改修用下枠の上端の高さの差の許容範囲は一定程度客観的に判断し得る。そうである以上，本件発明の実施可能要件違反の有無に関する本件審決の判断の結論に誤りはない。この点に関する原告の主張は採用し得ず，取消事由３は理由がない。
７取消事由４（無効理由４（進歩性欠如）の判断における甲号証発明の認定の誤り，甲号証発明と本件発明との一致点，相違点の認定の誤り，及び相違点についての判断の誤り）について
(1)取消事由４－１（甲５発明１及び２の認定の誤り）について
ア甲５図面等の記載
(ｱ)甲５の２（以下「縦断面図」という。）によれば，縦断面図には，以下の事項が示されていると認められる。
ａ下方には，点線Ｌ１により既設下枠が示されている。既設下枠には，脱衣側から浴室側に向かって段々に低くなる底壁部分ｍ１，底壁部分ｍ１より上方に向かって延びる脱衣側レールｍ２，浴室側レールｍ３が形成されており，底壁部分ｍ１の最も浴室側の端部から上方に向かって延びる壁部ｍ４，底壁部分ｍ１の最も脱衣側の端部から立ち上がって浴室側面となる壁部ｍ５が形成され，壁部ｍ５の上端には脱衣側に屈曲して横向片の部分ｍ６が形成されるとともに，横向片の部分ｍ６の浴室側には浴室側に延びる延設部分ｍ７が形成されている。ｂ上方には，点線Ｌ２により，既設上枠が示されている。既設上枠には，脱衣側レールｎ２，浴室側レールｎ３が形成されている。また，実線Ｌ４で改修用上枠が示されており，改修用上枠は，既設上枠にビスによって固定されたクランク状の部材ｕに浴室側から当接し，ビスによって固定されている。


ｃ縦断面図には，右側に「既設サッシＨ＝２，０００」と寸法線ｌ１とともに記載されている。寸法線ｌ１の下端位置は，縦断面図の下方において点線Ｌ１で示される横向片の部分ｍ６の上面と同一高さ位置であるとともに，寸法線ｌ１の上端位置は，縦断面図の上方において点線Ｌ２で示される既設上枠の下端位置と略同一高さ位置である。ｄ上壁ｓ１を浴室側に延ばした逆Ｌ字状の部材ｓは，上壁ｓ１を延設部分ｍ７の下面に当接させるとともに，その縦壁ｓ２を壁部ｍ５の浴室側面にビスで固定されている。逆Ｌ字状の部材ｓには，「ＡＬＬ－１５×１２（三協）」との記載が付されている。
ｅ点線Ｌ１により示される壁部ｍ４には，逆Ｌ字状の部材ｔがビスで固定されている。逆Ｌ字状の部材ｔには，「ＡＬＬ－５０×１２×２．０（新和手配）」との記載が付されている。
ｆ縦断面図を見ると，実線Ｌ３により，改修用下枠が示されている。実線Ｌ３で示される改修用下枠の底壁は，平坦で，浴室側と脱衣側の高さが同一である。また，実線Ｌ３で示される改修用下枠は，その脱衣側端の水平部の上面と浴室側のレール及び脱衣側のレールの上端の高さが同一であり，既設下枠の上端である点線Ｌ１により示される壁部ｍ５の上端（横向片の部分ｍ６の上面）との高さの差は「３」（ｍｍ）である。
ｇ実線Ｌ３で示される改修用下枠は，その脱衣室側端が下方に屈曲して点線Ｌ１により示される横向片の部分ｍ６の上面に当接されるとともに，延設部分ｍ７の更に浴室側において逆Ｌ字状の部材ｓの上壁ｓ１に対してビスにより固定されている。また，実線Ｌ３で示される改修用下枠は，浴室側において，その底壁が逆Ｌ字状の部材ｔの上部にビスで固定されている。
ｈ縦断面図を見ると，改修用上枠と改修用下枠のレールの間に引戸が設置されており，改修用上枠，改修用下枠及び改修用竪枠が引戸枠であることが見てとれる。また，既設上枠の脱衣側レールｎ２，浴室側レールｎ３と既設下枠の脱衣側レールｍ２，浴室側レールｍ３が対向して設けられており，既設上枠，既設下枠及び既設竪枠も引戸枠であることが見てとれる。
(ｲ)甲５の３（以下「横断面図」という。）によれば，横断面図には，点線Ｌ５，Ｌ６により既設竪枠が示されていること，実線Ｌ７，Ｌ８で示される改修用竪枠の浴室側及び脱衣側が，それぞれ点線Ｌ５で示される壁部ｐ３及び点線Ｌ６で示される壁部ｑ３と，クランク状の部材ｗの内周片ｗ１及び断面Ｌ字状の部材ｙの内周片ｙ１とに浴室側から当接し，それぞれビスによって固定されていることが認められる。(ｳ)証拠（甲５の５）及び弁論の全趣旨によれば，甲５の１～３の設計図面等に基づく広島電鉄己斐寮浴室ドア改修工事について，既設サッシはアルミニウム合金製であったこと，改修用引戸枠を既設引戸枠内に取り付けるに際しては浴室側から挿入したこと，上記改修工事において，広島電鉄株式会社からの開口面積ができるだけ小さくならないようにとの要望に配慮して設計したことが認められる。
イ検討
(ｱ)上記ア    (ｱ)ｅ及びｇによれば，甲５図面等には「部材ｔは，ビスによって既設下枠の符号ｍ４部分に固定されており，Ｌ３で示される改修用下枠の浴室寄りが部材ｔによって支持されている」ことが示されているというべきである。
そうすると，本件審決は，甲５発明１に認定に当たり，「改修用サッシの改修用下枠の浴室側寄りが，断面逆Ｌ字状の部材ｔを介して既設下枠の浴室側寄りに支持される」との構成を認定しなかった点で誤りである。
(ｲ)他方，逆Ｌ字状の部材ｓについては，上記ア(ｱ)ｄ及びｇによれば，その上壁ｓ１を延設部分ｍ７の下面に当接させられており，改修用下枠は，その脱衣側を既設下枠の横向片の部分ｍ６の上面に当接させるものであるから，逆Ｌ字状の部材ｓは，改修用下枠を，既設下枠の横向片の部分ｍ６を基準として取り付けるのに関与はしているとしても，それ自身を基準として取り付けられるわけではないというべきである。そうすると，本件審決が「改修用引戸枠を，逆Ｌ字状の部材ｓを基準として取付ける」との構成を認定しなかったことに誤りはない。(ｳ)以上より，本件審決の甲５発明１の認定は，「改修用サッシの改修用下枠の浴室側寄りが，断面逆Ｌ字状の部材ｔを介して既設下枠の浴室側寄りに支持される」との構成を認定しなかった限度で誤りがある。また，本件審決の甲５発明２の認定についても，甲５発明１と同様の理由により，上記構成を認定しなかった限度で誤りである。ウそうすると，本件審決が認定した甲５発明１及び２に「改修用サッシの改修用下枠の浴室側寄りが，断面逆Ｌ字状の部材ｔを介して既設下枠の浴室側寄りに支持される」との構成を付加したものをもって，甲５図面等記載の発明と認定するのが相当である（以下，引戸装置の改修方法の発明を「甲５発明１’」，改修引戸装置の発明を「甲５発明２’」という。）。これに反する原告及び被告らの主張はいずれも採用し得ない。(2)取消事由４－２（甲６発明１及び甲６発明２の認定の誤り）について
ア甲６文献の記載
甲６文献には，次の記載がある。
(ｱ)旧窓枠に新窓枠を取付ける改装サツシにおいて，新窓枠の外側フランジを旧窓枠にビス止めし，内側面の長手方向に形成したＣ形溝に新アンカー片の基板を係止するとともに，該基板から延出したフランジを旧窓枠にビス止めしたことを特徴とする新窓枠の取付構造。（実用新案登録請求の範囲）
(ｲ)本考案は旧窓枠に新窓枠を取付けるとき，新窓枠の見込寸法が旧窓枠のそれより小なる場合の取付け構造に関する。


従来改装サツシに於て旧窓枠に対して見込寸法の小なる新窓枠を其のまゝ利用して簡単に取付ける構成は無く極めて複雑な手法が採用されて来た。本考案は単純な形状のアンカー片を付加することにより見込寸法の異なる旧窓枠に順応して取付可能なる新窓枠の取付構造を提供するものにして特に改装サツシの下枠に応用して効を奏するものである。（１頁１欄３１行目～同頁２欄４行目）
(ｳ)図に於て１は既存のスチール製下枠にして室内側立上り壁より延出した先端は屈曲して逆Ｕ字形を形成し上表面１ａは平面である。２は既存のスチール製水切板で先端の水切部は図示を略されており室内側の立上り壁２ａは旧下枠の垂下フランジ１ｂに内装している。３は建造物壁体にして通常コンクリートである。４は内障子用の敷居材である。以上が既設スチールサツシ障子を取り除いた旧窓枠の状態である。５は新窓枠にして其の側面形状は階段状を呈して室外に向って下り勾配を形成し，その側端に近接した位置より垂下したる外側フランジ５ａを形成し，又内側面には縦長のＣ形溝５ｂを長手方向に形成しその上端より室内側へ水平フランジ５ｃを形成してる。６はアンカー片にして６ａはその基板にして６ｂは基板と直交するフランジである。
（１頁２欄７行～２３行）
（第１図。ただし，理解の便宜のため，適宜着色してある。）(ｴ)７は額縁にして実質的には膳板の役目を果しており，既設の構成に合致する如き寸法にてアンカー片６と既存の下枠１とを覆う化粧板であり一般には窓枠と同一材料の型材を使用すれば良い。本実施例にては型材はアルミニウム合金型材に表面処理を施した材料が使用されている。（２頁３欄６行～１１行）
(ｵ)次に取付工法の一例を概説すると，アンカー６がＣ形溝５ｂ内に挿入されて方形に組立てられた新窓枠を現地に運搬し新窓枠の外側フランジ５ａを複数本のビス８にて新水切板２’を介して旧窓枠にビス止めする。この場合外側フランジ５ａの内壁面に長手方向に装着されたるパツキンを介してビス止めされた状態を図示してる。一方アンカーのフランジ６ｂを上方より複数本のビス８にて旧窓枠にビス止めする。図はこの場合後述する額縁７を固定するバネ鋼９を介してビス止めした状態を示してる。次にアンカー片６と既存の下枠１を覆う目的にて額縁７をブラインドリベット１０にて複数個所固定する。額縁７の室内側端はバネ鋼９にて係止固定される。以上の現地作業にて凡て終了する。あとは常法によりコーキング材１１を充填すれば良い。なお図示の１２はアルミニウム型材と旧スチール枠間にて腐食の発生を防止するための養生である電食防止テープである。（２頁２欄１２行～同頁４欄７行）
(ｶ)以上説明したとおり本考案によれば旧窓枠と新窓枠との見込寸法が異なる場合に，新窓枠の内側面の長手方向にＣ形溝を設けておき，アンカーと新しい額縁のみを準備すれば，寸法の異なる既設窓枠に新窓枠を簡単に装着可能にして，又Ｃ形溝を利用したので現場でのビス孔の穿孔手数も省け経済的見地より実用的価値の高いものである。（２頁２欄８行～１４行）
(ｷ)第１図をみると，新窓枠５の下枠は，その外側フランジ５ａが既存のスチール製下枠１の垂下フランジ１ｂにビス止めされることがみてとれる。また，第１図に記載された新窓枠５及び既存のスチール製下枠１の形状及び新窓枠５の取付態様からみて，方形に組立てられた新窓枠５は旧窓枠１に室外側から挿入されるものであることが理解される。
イ(ｱ)上記ア(ｵ)によれば，電食防止テープ１２は，アルミニウム型材と旧スチール枠間の腐食の発生を防止するものであり，新窓枠５の下枠と既存のスチール製下枠とが接することを前提とするものである。そうすると，甲６文献に開示された改装サッシの新窓枠５の室外寄りには，新窓枠５の下面から延びて電食防止テープ１２を介して旧窓枠１の室外寄りの上面に支持される脚状の部分が設けられており，新窓枠５の下枠の室外寄りが既存のスチール製下枠の室外寄りに接して支持されているものといってよい。
したがって，本件審決は，甲６発明１の認定に当たり，「新窓枠５の下枠の室外寄りが既存のスチール製下枠の室外寄りに接して支持され」との構成を認定しなかった点で誤りである。
(ｲ)上記ア(ｳ)及び(ｵ)によれば，新窓枠５は，その内側面に縦長のＣ形溝５ｂが長手方向を形成し，その上端より室内側へ水平フランジ５ｃを形成しており，アンカー６は，新窓枠５の上記Ｃ形溝５ｂ内に挿入され，そのフランジ６ｂが旧窓枠にビス止めされるものである。そうすると，アンカー６は，その寸法，形状によって新窓枠の位置が異なることとなるから，新窓枠の位置を決めるよりどころとなるものといってよい。
したがって，本件審決は，甲６発明１の認定に当たり，「新窓枠をアンカー６を基準として取付ける」との構成を認定しなかった点で誤りである。
(ｳ)以上より，本件審決の甲６発明１の認定は，「新窓枠５の下枠の室外寄りが既存のスチール製下枠の室外寄りに接して支持され」との構成及び「新窓枠をアンカー６を基準として取付ける」との構成を認定しなかった限度で誤りがある。
(ｴ)また，本件審決の甲６発明２の認定についても，甲６発明１と同様の理由により，「新窓枠５の下枠の室外寄りが既存のスチール製下枠の室外寄りに接して支持され」との構成を認定しなかった限度で誤りがある。
ウそうすると，本件審決が認定した甲６発明１及び２に「新窓枠の下枠の室外寄りが，既存のスチール製下枠の室外寄りに接して支持される」との構成を付加し，さらに，甲６発明１に「新窓枠をアンカー６を基準として取付ける」との構成をも付加したものをもって，甲６文献記載の発明と認定するのが相当である（以下，サツシの改装方法の発明を「甲６発明１’」，改装サツシの発明を「甲６発明２’」という。）。これに反する被告らの主張は採用し得ない。
(3)取消事由４－３（本件発明１～３と甲５発明１との一致点の認定の誤り）
について
ア前記(1)のとおり，甲５図面等記載の発明としては，甲５発明１’が認められる。


また，「逆Ｌ字状の部材ｓ」は，「改修用下枠の脱衣寄り」を「上壁ｓ１に対してビスで固定」するものであるから，「改修用下枠」を「支持」するものということができる。そうすると，「逆Ｌ字状の部材ｔ」についても，「改修用下枠」を「支持」するものと認めるのが相当である。
そうすると，本件発明１～３と甲５発明１’の一致点は，以下のとお
りに認められる
［一致点］
建物の開口部に取付けてあるアルミニウム合金から成る既設上枠，アルミニウム合金から成り一方側案内レールと他方側案内レールを備えた既設下枠，アルミニウム合金から成る既設竪枠を有する既設引戸枠を残
存し，
前記既設下枠の一方寄りに取付け補助部材を設け，この取付け補助部材を既設下枠の底壁の最も一方側の端部に連なる背後壁の立面にビスで
固着して取付け，
この後に，アルミニウム合金から成る改修用上枠，アルミニウム合金から成る改修用竪枠，アルミニウム合金から成る改修用下枠を有する改修用引戸枠を，前記既設引戸枠内に他方側から挿入し，その改修用下枠の他方寄りを既設下枠の他方寄りで支持するとともに，前記改修用下枠の一方寄りを前記取付け補助部材で支持し，前記背後壁の上端と改修用
下枠の上端がほぼ同じ高さであり，
前記改修用下枠をビスによって既設下枠に固定することで，改修用引戸枠を取付ける引戸装置の改修方法。
イ以上より，本件審決の本件発明１～３と甲５文献に記載の発明との一致点の認定は，「その改修用下枠の他方寄りを既設下枠の他方寄りで支持するとともに」との構成を一致点として認定しなかった限度で誤りがある。これに反する原告及び被告らの主張はいずれも採用し得ない。(4)取消事由４－４（甲５発明１と本件発明１～３との相違点１－５の認定の誤り）について
前記(1)及び(3)のとおり，本件審決の甲５発明１の認定及び本件発明１～３との一致点の認定は誤りがあることから，これに関する相違点１－５の認定にも誤りがある。
すなわち，本件発明１～３と甲５発明１’は，「その改修用下枠の他方寄りを既設下枠の他方寄りで支持する」点で一致していることから，本件発明１～３と甲５発明１’の相違点としては，以下の相違点１－５’’が認められる。これに反する原告及び被告らの主張はいずれも採用し得ない。
［相違点１－５’’］
改修用引戸枠の取付け構造に関し，本件発明１～３では，改修用下枠の室外寄りを，スペーサを介して既設下枠の室外寄りに接して支持し，改修用下枠の前壁を，ビスによって既設下枠の前壁に固定することで，改修用引戸枠を取付け補助部材を基準として取り付けるのに対し，甲５発明１’では，改修用下枠の他方寄りの既設下枠の他方寄りでの支持を，スペーサを介して既設下枠の他方寄りに接して支持するのではなく，逆Ｌ字状の部材ｔを介して支持しており，また，改修用下枠の前壁を，ビスによって既設下枠の前壁に固定する構成，及び，改修用引戸枠を取付け補助部材を基準として取り付ける構成を有していない点。(5)取消事由４－５（相違点１－３～１－５についての判断の誤り）についてア前記(1)のとおり，甲５発明１’は，「改修用引戸枠を取付け補助部材を基準として取付ける」構成を備えていない。他方，前記(2)のとおり，甲６発明１’は，「改修用引戸枠を取付け補助部材を基準として取付ける」に相当する構成を有する。そこで，甲５発明１’に甲６発明１’を適用する動機付けの有無について検討する。
イ甲５発明１’は，既設引戸枠を，「平坦で，浴室側と脱衣側の高さが同一である底壁」を備えた改修用下枠を有する改修用引戸装置枠に改修するものであり，「改修用下枠の脱衣寄りを，既設下枠の横向片の部分ｍ６の上面に当接」させ，「既設下枠の壁部ｍ５の上端と改修用下枠の上端の高さの差」を「３ｍｍ」とする支持構造を有するものである。他方，甲６発明１’は，「旧窓枠１」に「新窓枠５を取付ける」ことにより，「側面形状が階段状を呈して室外に向かって下り勾配を形成」した「新窓枠の下枠５」に改修するものである。また，甲６発明１’の新窓枠５の旧窓枠１への取付け構造によれば，基板６ａのアンカーフランジ６ｂ側端部とアンカーフランジ６ｂ面との長さの分だけ，旧窓枠１の上端と新窓枠５の上端の高さに差が生じることとなる。そうすると，甲５発明１’と甲６発明１’とは，改修用下枠の構造が大きく異なり，その支持構造も大きく異なることとなるから，甲６発明１’の改修用下枠自体の構成や改修用下枠の室外側の支持構造を甲５発明１’に適用する動機付けは認められない。このことは，本件発明１～３の一部を備える周知技術（甲７～２２，甲２７，甲３２～３６，甲３９など）があるとしても異ならない。
ウしたがって，甲５発明１’において，相違点１－３，１－４及び相違点１－５’’に係る本件発明１～３の構成とすることは，当業者が容易になし得たとすることはできない。この点に関する原告の主張は採用し得ない。(6)取消事由４－６（本件発明４～６と甲５発明２との一致点の認定の誤り）
について
ア前記(1)のとおり，甲５図面等記載の発明としては，甲５発明２’が認められる。甲５発明２’は，「改修用サッシの改修用下枠の浴室側寄りが，断面逆Ｌ字状の部材ｔを介して既設下枠の浴室側寄りに支持される」との構成を備えることから，本件発明４～６と甲５発明２’とは，「改修用下枠の他方寄りが既設下枠の他方寄りに支持される」点で一致しているということができる。
したがって，本件発明４～６と甲５発明２’の一致点は，以下のとおりに認められる。
［一致点］
建物の開口部に残存した既設引戸枠は，アルミニウム合金から成る既設上枠，アルミニウム合金から成り一方側案内レールと他方側案内レールを備えた既設下枠，アルミニウム合金から成る既設竪枠を有し，その既設下枠の一方寄りに取付け補助部材を設け，その取付け補助部材が既設下枠の底壁の最も一方側の端部に連なる背後壁の立面にビスで固着し
て取付けてあり，
この既設引戸枠内に，アルミニウム合金から成る改修用上枠，アルミニウム合金から成る改修用下枠，アルミニウム合金から成る改修用竪枠
を有する改修用引戸枠が挿入され，


この改修用下枠の他方寄りが既設下枠の他方寄りに支持されるとともに，前記改修用下枠の一方寄りが前記取付け補助部材で支持され，前記背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さであり，前記改修用下枠が，ビスによって既設下枠に固定されている改修引戸装置。
イ以上より，本件審決の本件発明４～６と甲５図面等記載の発明との一致点の認定は，「この改修用下枠の他方寄りが既設下枠の他方寄りに支持されるとともに」との構成を一致点として認定しなかった限度で誤りがある。これに反する原告及び被告らの主張はいずれも採用し得ない。(7)取消事由４－７（本件発明４～６と甲５発明２との相違点１－Ｅの認定の誤り）について
前記(5)及び(6)のとおり，本件審決の甲５発明２の認定及び本件発明４～６との一致点の認定は誤りがあることから，これに関する相違点１－Ｅの認定にも誤りがある。
すなわち，本件発明４～６と甲５発明２’は，「この改修用下枠の他方寄りが既設下枠の他方寄りに支持される」点で一致していることから，本件発明４～６と甲５発明２’の相違点としては，以下の相違点１－Ｅ’’が認められる。これに反する原告及び被告らの主張はいずれも採用し得ない。
［相違点１－Ｅ’’］
改修用引戸枠の取付け構造に関し，本件発明４～６では，改修用下枠の室外寄りを，スペーサを介して既設下枠の室外寄りに接して支持し，改修用下枠の前壁を，ビスによって既設下枠の前壁に固定しているのに対し，甲５発明２’では，改修用下枠の他方寄りの既設下枠の他方寄りでの支持を，スペーサを介して既設下枠の他方寄りに接して支持するのでなく，断面逆Ｌ字状の部材ｔを介して支持しており，また，改修用下枠の前壁をビスによって既設下枠の前壁に固定する構成を有していない点。
(8)取消事由４－８（相違点１－Ｃ～１－Ｅについての判断の誤り）について前記(5)と同様の理由により，甲６発明２’の改修用下枠自体の構成や改修用下枠の浴室側（室外側）の支持構造を甲５発明２’に適用する動機付けを認めることはできない。
したがって，甲５発明２’において，相違点１―Ｃ，１－Ｄ及び相違点１－Ｅ’’に係る本件発明４～６の構成とすることは，当業者が容易になし得たとすることはできない。
(9)小括
以上のとおり，原告主張に係る取消事由４－１～４－４，４－６及び４－７はその結論において認められるけれども，取消事由４－５及び４－８は認められない。そうである以上，本件発明につき，甲５図面等記載の発明，甲６文献記載の発明及び周知技術等に基づいて，当業者が容易に発明をすることができないとした本件審決の判断は，結論において誤りはない。したがって，甲５図面等記載の発明が本件特許の原出願の出願日前に公然知られた発明又は公然実施された発明であるか否かに関わらず，取消事由４は理由がない。
８取消事由５（無効理由５（進歩性欠如）の判断における甲号証発明の認定の誤り，甲号証発明と本件発明との一致点，相違点の認定の誤り，及び相違点についての判断の誤り）について
(1)取消事由５－１（甲６発明１の認定の誤り，及び本件発明１～３と甲６発明１との一致点の認定の誤り）について
ア前記７(2)のとおり，本件審決における甲６発明１の認定には誤りがある。甲６文献記載された発明は甲６発明１’のとおりに認定されることから，本件発明１～３と甲６発明１’の一致点については，以下のとおり認定するのが相当である。
［一致点］
建物の開口部に取付けてある既設上枠，既設下枠，既設竪枠を有する
既設枠を残存し，
この後に，アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用上枠，アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用竪枠，アルミニウム合金の押出し形材から成り室外から室内に向かって上方へ段差を成して傾斜し，室外寄りが低く，室内寄りが室外寄りよりも高い底壁を備えた改修用下枠を有する改修用引戸枠を，前記既設枠内に室外側から挿入し，その改修用下枠の室外寄りを既設下枠の室外寄りに接して支持するともに，前記改修用下枠の室内寄りを取付け補助部材で支持し，前記改修用下枠の前壁をビスによって既設下枠の前壁に固定することで，改修用引戸枠を取付け補助部材を基準として取り付ける引戸装置の改修方法。イ以上より，本件審決の甲６発明１の認定は，「その改修用下枠の室外寄りを既設下枠の室外寄りに接して支持する」との構成及び「改修用引戸枠を取付け補助部材を基準として取付ける」との構成を認定しなかった限度で誤りがあり，これを前提とする本件発明１～３と甲６文献記載の発明との一致点の認定も，これらの構成を一致点として認定しなかった点で誤りがある。これに反する被告らの主張は採用し得ない。(2)取消事由５－２（本件発明１～３と甲６発明１との相違点２－４の認定の誤り）について
前記(1)のとおり，本件審決の甲６発明１の認定及びこれと本件発明１～３との一致点の認定は誤りがあることから，これに関する相違点２－４の認定にも誤りがある。
すなわち，本件発明１～３と甲６発明１’は，「その改修用下枠の室外寄りを既設下枠の室外寄りに接して支持する」点及び「改修用引戸枠を取付け補助部材を基準として取付ける」点で一致していることから，本件発明１～３と甲６発明１’の相違点としては，以下の相違点２－４’’が認められる。これに反する被告らの主張は採用し得ない。
［相違点２－４’’］
改修用引戸枠の取付け構造に関し，改修用引戸枠を取付け補助部材を基準として取り付けるに際して，本件発明１～３では，改修用下枠の室外寄りをスペーサを介して既設下枠の室外寄りに接して支持するのに対し，甲６発明１’では，改修用下枠の室外寄りが既設下枠の室外寄りに接して支持されているもののスペーサを介していない点。(3)取消事由５－３（相違点２－３及び２－４についての判断の誤り）につ
いて
ア甲２３文献記載の技術


甲２３文献の記載及び弁論の全趣旨によれば，甲２３文献には，本件審決が認定したとおりの甲２３技術が記載されているものといってよい。イ甲６発明１’は，旧窓枠に新窓枠を取り付けるとき，新窓枠の見込み寸法が旧窓枠のそれより小なる場合の取付け構造に関し，アンカーを付加することにより見込み寸法の異なる旧窓枠に順応して取付け可能にするものであり，甲６のアンカー６は，予め新窓枠の下枠と一体となって見込み寸法を充足した状態で既存のスチール製下枠の逆Ｕ字形部分の上表面にビス８止めされるものである。すなわち，甲６発明１’において，アンカー６は，既存のスチール製下枠の逆Ｕ字形部分にビス８止めされるものであるから，アンカー６を既設下枠に取り付けるに際し，この既存のスチール製下枠の逆Ｕ字形部分に代えて，甲２３技術における逆Ｌ字状の支持部材２４を適用し，既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面にビスで固着する動機付けはないというべきである。このことは，本件発明１～３の一部を備える周知技術（甲７～２２，２７，３２～３６，３９等）があるとしても異ならない。したがって，甲６発明１’において，相違点２－３及び２－４’’に係る本件発明１～３の構成とすることは，当業者が容易になし得たとすることはできない。この点に関する本件審決の判断の結論に誤りはなく，原告の主張は採用し得ない。
(4)取消事由５－４（甲６発明２の認定の誤り，及び，本件発明４～６と甲６発明２との一致点の認定の誤り）について
ア前記７(2)のとおり，本件審決における甲６発明２の認定には誤りがある。甲６文献に記載された発明は甲６発明２’のとおりに認定されることから，本件発明４～６と甲６発明２’の一致点については，以下のとおり認定するのが相当である。
［一致点］
建物の開口部に残存した既設枠は，既設上枠，既設下枠，既設竪枠を有し，その既設下枠の室内寄りに取付け補助部材を設け，この既設枠内に，アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用上枠，アルミニウム合金の押出し形材から成り室外から室内に向かって上方へ段差を成して傾斜し，室外寄りが低く，室内寄りが室外寄りよりも高い底壁を備えた改修用下枠，アルミニウム合金の押出し形材から成る改修
用竪枠を有する改修用引戸枠が挿入され，
この改修用引戸枠の室外寄りが，既設下枠の室外寄りに接して支持されるとともに，前記改修用下枠の室内寄りが，前記取付け補助部材で支持され，前記改修用下枠の前壁がビスによって既設下枠の前壁に固定されている改修引戸装置。
イ以上より，本件審決の甲６発明２の認定は，「この改修用下枠の室外寄りが既設下枠の室外寄りに接して支持される」との構成を認定しなかった限度で誤りがあり，これを前提とする本件発明４～６と甲６文献記載の発明との一致点の認定も，この構成を一致点として認定しなかった点で誤りがある。これに反する被告らの主張は採用し得ない。(5)取消事由５－５（甲６発明２と本件発明４～６の相違点２－Ｃの認定の誤り）について
前記(4)のとおり，本件審決の甲６発明２の認定及びこれと本件発明４～６との一致点の認定は誤りがあることから，これに関する相違点２－Ｃの認定にも誤りがある。
すなわち，本件発明４～６と甲６発明２’は，「この改修用下枠の室外寄りが既設下枠の室外寄りに接して支持される」点で一致していることから，本件発明４～６と甲６発明２’の相違点としては，以下の相違点２－Ｃ’’が認められる。これに反する被告らの主張は採用し得ない。
［相違点２－Ｃ’’］
改修用引戸枠の取付け構造に関し，本件発明４～６では，取付け補助部材が既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面にビスで固着して取り付けてあり，改修用下枠の室外寄りがスペーサを介して既設下枠の室外寄りに接して支持されるのに対し，甲６発明２’は，取付け補助部材が既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面にビスで固着して取り付けてあるものではなく，また，改修用下枠の室外寄りが既設下枠の室外寄りに接して支持されているものの，スペーサを介してはいない点。
(6)取消事由５－６（相違点２－Ｃについての判断の誤り）について前記(3)と同様の理由により，甲６発明２’に甲２３技術を適用する動機付けはないから，甲６発明２’において，上記相違点２－Ｃ’’に係る本件発明４～６の構成とすることは，当業者が容易になし得たとすることはできない。
したがって，この点に関する本件審決の判断の結論に誤りはなく，原告の主張は採用し得ない。
(7)小括
以上のとおり，原告主張に係る取消事由５－１及び５－２，５－４及び５－５はその結論において認められるけれども，取消事由５－３及び５－６は認められない。そうである以上，本件発明につき，甲６文献記載の発明，甲２３技術及び周知技術等に基づいて，当業者が容易に発明をすることができないとした本件審決の判断は，結論において誤りはない。したがって，取消事由５は理由がない。
９結論
以上のとおり，取消事由１～５はいずれも理由がない。よって，原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
鶴岡稔   彦
裁判官
杉浦正   樹
裁判官
寺田利彦
（別紙）
当事者目録
原告       三協立   山株式   会社
同訴訟代理人弁護士      三村量一
同                      羽鳥貴広同                      面山    結
同訴訟代理人弁理士      岩﨑孝   治
同                      小橋立昌
被告      ＹＫＫ   ＡＰ株式会社
被告       日本総   合住生   活株式   会社
被告ら訴訟代理人弁理士根本恵   司
同訴訟代理人弁護士      小池   豊


平成３１年３月２５日判決言渡
平成３０年（行ケ）第１００９８号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成３１年２月２７日
判        決
原              告    テバ・ホールディングス合同会社同代表者代表社員      テバ・ファーマスーティカル・
インダストリーズ・リミテッド
同訴訟代理人弁護士    長    沢      幸      男
笹      本           摂
向           多美    子
同          弁理士    今    村      正     純
藍      原            誠
室     伏      良     信
被              告    大日本   住友製   薬株式会社同訴訟代理人弁護士    片    山      英      二
北      原    潤    一
黒      田              薫
同          弁理士     小    林              浩
西      澤    恵美    子
主        文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が無効２０１７－８００１２０号事件について平成３０年６月１３日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
(1)被告は，平成１０年１２月２１日，発明の名称を「神経変性疾患治療薬」とする特許出願（優先権主張：平成９年１２月２６日，日本）をし，平成１４年１０月２５日，設定の登録を受けた（特許第３３６４４８１号。請求項の数６。甲５６。以下，この特許を「本件特許」という。）。
(2)原告は，平成２９年８月３０日，本件特許について特許無効審判請求をし，無効２０１７－８００１２０号事件として係属した（甲５７）。(3)特許庁は，平成３０年６月１３日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との別紙審決書（写し）記載の審決（以下「本件審決」という。）をし，同月２２日，その謄本が原告に送達された。
(4)原告は，平成３０年７月２０日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項１ないし６の記載は，次のとおりである（甲５６）。以下，各請求項に係る発明を「本件発明１」などといい，併せて「本件各発明」という。また，その明細書（甲５６）を，図面を含めて「本件明細書」という。【請求項１】ゾニサミドまたはそのアルカリ金属塩を有効成分とする神経変性疾患治療薬。
【請求項２】有効成分がゾニサミドである請求項１に記載の治療薬。【請求項３】神経変性疾患がパーキンソン病である請求項１または２に記載の治療薬。
【請求項４】神経変性疾患治療薬の製造のためのゾニサミドまたはそのアルカリ金属塩の使用。
【請求項５】神経変性疾患治療薬の製造のためのゾニサミドの使用。【請求項６】神経変性疾患がパーキンソン病である請求項４または５に記載の使用。
３本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は，別紙審決書（写し）のとおりである。要するに，本件各発明は，下記アの引用例に記載された発明（以下「引用発明」という。）並びに下記イの甲３文献に記載された事項及び技術常識に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものではない，というものである。
ア引用例：Ｍ・Ｏｋａｄａほか「ドパミン作動系に対するゾニサミドの影響」ＥｐｉｌｅｐｓｙＲｅｓｅａｒｃｈ２２巻１９３～２０５頁（平成７年発行。甲１）
イ甲３文献：岡田元宏「抗てんかん薬ｃａｒｂａｍａｚｅｐｉｎｅおよびｚｏｎｉｓａｍｉｄｅのラット脳内ｍｏｎｏａｍｉｎｅ系機能に与える効果」日本神経精神薬理学雑誌１４巻３３７～３５４頁（平成６年発行。甲３）
(2)本件発明１と引用発明との対比
本件審決は，引用発明及び本件発明１と引用発明との一致点及び相違点を以下のとおり認定した。なお，「＼」は，原文の改行部分を示す。
ア引用発明
ゾニサミドを有効成分とする抗てんかん薬であって，＼ゾニサミドの投与量が２０ｍｇ／ｋｇ，５０ｍｇ／ｋｇであり，雄のｗｉｓｔａｒラットの線条体のドパミンの細胞外濃度が上昇する作用を示す，＼抗てんかん薬。
イ本件発明１と引用発明との一致点及び相違点
(ア)一致点
ゾニサミドまたはそのアルカリ金属塩を有効成分とする医薬。
(イ)相違点
医薬について，本件発明１では「神経変性疾患」を治療対象とするのに対して，引用発明では「てんかん」を治療対象としている点。
４取消事由
(1)本件発明１の進歩性判断の誤り（取消事由１）(2)本件発明２ないし６の進歩性判断の誤り（取消事由２）
第３当事者の主張
１取消事由１（本件発明１の進歩性判断の誤り）
〔原告の主張〕
(1)本件発明１と引用発明との対比
ア本件明細書ではドパミン濃度が線条体内のドパミン全体量を測定する方法で測定されているから，本件発明１では，ドパミンの線条体内濃度が重要である。一方，引用例（図１）に，ドパミンの細胞外濃度の上昇作用を示す抗てんかん薬の開示があることは否定されないが，本件発明１との対比との関係では，引用例（図３，図５）から，引用発明は，ドパミンの線条体内濃度の上昇作用を示す抗てんかん薬と認定すべきである。
イ本件発明１は，ゾニサミドを有効成分とするパーキンソン病を含む神経変性疾患治療薬である。一方，引用例には，ゾニサミドを有効成分とするてんかん治療薬である引用発明が記載されている。したがって，本件発明１と引用発明とは，「ゾニサミドを有効成分とする脳神経関連疾患の治療薬である点」で一致し，「対象疾患を，「パーキンソン病を含む神経変性疾患」とするか，「てんかん」とするかという点」で相違する。本件審決における本件発明１と引用発明との対比に誤りはない。
(2)動機付け
ア技術常識の斟酌


当業者は，技術常識Ａ（パーキンソン病の病因は線条体ドパミンの枯渇であること），技術常識Ｂ（パーキンソン病治療薬として線条体ドパミン量を上昇させる薬物が用いられること）及び技術常識Ｃ（ドパミンを分解するＭＡＯ－Ｂを阻害する薬剤も，パーキンソン病の症状を改善すること）を背景に，本件発明１の課題（技術常識Ｆ：有効なパーキンソン病の治療薬の提供）に沿って創薬研究を行う。そして，引用例は，ゾニサミドの線条体ドパミン増加作用及びＭＡＯ－Ｂ阻害作用（技術常識Ｅ）をともに教示する。
したがって，当業者は，ゾニサミドをパーキンソン病の治療薬として使用してみることに強く動機付けられる。
また，当時，ＭＰＴＰモデル動物（パーキンソン病のモデル動物）が容易に入手可能であったことから（技術常識Ｄ），パーキンソン病に対するゾニサミドの有効性の確認を行うことは，当業者にとって何らの困難性はない。よって，当業者であれば，引用発明に基づいて，本件発明１の用途に係る構成（パーキンソン病を含む神経変性疾患）を容易に採用し，本件発明１の構成に容易に想到できる。
なお，技術常識Ｂは，具体的には，パーキンソン病治療薬として線条体ドパミン量を上昇させる薬物が用いられていること，及び，線条体におけるドパミン濃度が減少しているパーキンソン病患者に対して，線条体ドパミン量を増加させることにより，その症状を改善して治療することができることである。ドパミン増量の程度を限定しない技術常識Ｂが確立していたものである。
加えて，技術常識Ｃは，具体的には，ドパミンの分解に関与するＭＡＯ－Ｂを阻害する薬剤が，線条体から放出されたドパミンの分解を抑制してドパミン作用を持続させることによりパーキンソン病の症状を改善することができ，臨床的に使用されていることである。ＭＡＯ－Ｂ阻害の程度を限定しない技術常識Ｃが確立していたものである。
イドパミン増加作用
パーキンソン病治療のメカニズムは，優先日当時，線条体のドパミン神経で欠乏したドパミンの増加，ドパミンの放出促進，ドパミンの分解抑制，ドパミンの作用の増強など，すでに知られていた。ゾニサミドの線条体内におけるドパミンを増加させるメカニズムの解明の有無にかかわらず，ドパミンを増加すれば，パーキンソン病治療が可能であり，かつ，ゾニサミドがドパミン増加作用を有することが知られている以上，ゾニサミドをパーキンソン病に適用することは容易に想到し得る。技術常識Ｂは，ドパミンを補う作用を奏すれば，パーキンソン病治療薬として成功する合理的期待をいだくというものである。
一方，ドパミン増加作用を有する化合物（カルバマゼピン）が双極性障害の抗躁効果に臨床応用されており，ゾニサミドを双極性障害の治療薬として提供することが仮に動機付けられたとしても，ゾニサミドをパーキンソン病治療薬に提供することの動機付けを否定することにならない。
また，パーキンソン病の分野において，健常動物での試験結果が，患者や適切な疾患モデル動物での試験結果と異なるとしても，健常動物に対して薬物を投与して何らかの薬理作用が確認されたのであれば，その薬理作用から治療可能な疾患への治療剤としての評価を行おうとの動機付けが生じる。そして，パーキンソン病の分野においては，確立した信頼できるＭＰＴＰモデル動物を使って，パーキンソン病治療効果を評価可能であったものである。
さらに，線条体内の細胞外ドパミン量は，細胞内ドパミン量に比べてほぼ無視できる程度に小さいから，引用発明の「ドパミンの線条体内濃度」は，線条体内の細胞内ドパミン濃度とほぼ同義である。そして，既存のパーキンソン病治療薬であるレボドパが，ドパミン神経細胞内でのドパミン量を増加することによって，パーキンソン病を治療することは技術常識であるから，当業者は，ゾニサミドを，レボドパと同様にパーキンソン病治療に適用することを動機付けられる。被告は，甲３９・４０記載の実験結果から，既存のパーキンソン病治療薬であるレボドパ，トルカポンに比較して，ゾニサミドのドパミン増加作用は極めて低い旨主張する。しかし，甲３９は多量のレボドパを投与しているものであるし，甲４０は，トルカポン１０～３０ｍｇ／ｋｇの投与では線条体ドパミン濃度増加に有意差が認められないなどと説明しているから，被告の主張は根拠を欠く。さらに，レボドパによるドパミン増量を示す甲３９は，脳全体のドパミン量，すなわち，線条体ドパミン量とその他の部位のドパミン量の増加を示すものである。また，甲１の図１は，ゾニサミドによる線条体の細胞外のドパミン増量を示すものにすぎない。これらをもって，ゾニサミドとレボドパによる線条体のドパミン増量を比較することはできない。なお，ゾニサミドによる線条体の細胞内のドパミン増量（線条体ドパミン量の増量）を示す甲１・図３によれば，その程度は５０％になる。
加えて，被告は，当業者はゾニサミドの多様な薬理効果の中からドパミン増加作用のみに着目し，ゾニサミドをパーキンソン病の治療に試そうとは思い至らないと主張する。しかし，ゾニサミドにドパミン増加作用以外に多様な作用があったとしても，パーキンソン病に適用することの動機付けは否定されない。そもそも，引用例に記載されていないゾニサミドの多様な薬理作用に着目して，ドパミン増加作用を選び出すことが困難であるという進歩性の判断手法は誤りである。
ウＭＡＯ－Ｂ阻害作用
引用例１は，ゾニサミドのＭＡＯ－Ｂ阻害作用を開示するところ，優先日当時，実用化されていたＭＡＯ－Ｂ阻害薬は，パーキンソン病治療薬であるセレギリン（デプレニル）のみであった。また，ＭＡＯ－Ｂを阻害する薬剤は，パーキンソン病を治療できることが技術常識であった（技術常識Ｃ）。さらに，甲７には，ＭＡＯ－Ｂ阻害作用があるラモトリジン（ＬＴＧ）は，（てんかん治療だけではなく）パーキンソン病の治療にも，その臨床的な有効性を拡大して適用し得るとの趣旨の記載があり，同記載は，有効成分にＭＡＯ－Ｂ阻害作用があれば，（てんかん治療だけではなく）パーキンソン病治療にも拡大して使用し得るという優先日当時の当業者の思考の方向性を示す。


なお，被告は，ゾニサミドのＭＡＯ－Ｂ阻害作用は，セレギリンに比較して極めて小さいから，パーキンソン病の症状改善効果を示すなどと思い至ることはないと主張する。しかし，ゾニサミドの主たる薬効はドパミン濃度の増加であって，ＭＡＯ－Ｂ阻害作用は副次的なものであるから，セレギリンと比較するのは失当である。そして，引用例にも，ゾニサミドのＭＡＯ－Ｂ阻害作用が無視できるものとまでは述べられていない。
また，被告は，ゾニサミドについて，ＭＡＯ－Ｂ選択性が低い（ＭＡＯ－ＢだけでなくＭＡＯ－Ａも阻害する）から，チーズ効果という副作用が発生するおそれがあり，パーキンソン病治療に使うことを躊躇したと主張する。しかし，ゾニサミドのＭＡＯ－Ｂ選択性が低いということはできず，ゾニサミドよりもはるかに強いＭＡＯ－Ａ阻害作用を有するセレギリンがパーキンソン病治療薬として使用されている。実際に，てんかん薬としてのゾニサミドの添付文書には，チーズ効果のような副作用は記載されていない。そもそも，ＭＡＯ－Ｂ選択性は副作用の議論であって，ＭＡＯ－Ｂ阻害作用を有する薬物がパーキンソン病治療薬になるか否かとは無関係である。
エ当業者及び治療効果の合理的期待
本件発明１の当業者は，脳神経関連疾患（てんかん，パーキンソン病を包含する）を技術分野とするとともに，脳神経関連疾患治療薬の創製技術の分野に属し，創薬研究に従事する者であり，発明の解決課題に関連した技術分野の基準時の技術水準にあるもの全てを自らの知識とできる者である。
そして，当業者は，前記アのとおり，ゾニサミドの投与によって，ドパミンの線条体内濃度を上昇させて，パーキンソン病の治療効果を達成し得ることを，合理的に期待可能である。そして，成功の合理的期待をもって治療できるのであれば，容易想到性が肯定され得るのであって，本件審決のように，「必ず」対象疾患を治療することができる旨の技術常識までは不要である。引用文献において医薬用途適用の潜在性・可能性の確認・想起がされれば，進歩性は否定される。また，甲１３には，当業者に及ばない村田博士ですら，引用例の記載から，ゾニサミドをパーキンソン病治療薬に提供することを動機付けられた旨の記載がある。オこのように，当業者は，ゾニサミドをパーキンソン病に適用しようと動機付けられるから，相違点に係る本件発明１の構成は容易に想到することができる。
(3)阻害要因
ア本件審決は，引用例には，ゾニサミドを有効成分とする引用発明の医薬がパーキンソニズムをもたらすことが開示されているから，引用発明の治療対象を，パーキンソン病とすることに阻害要因がある旨判断した。
イ単独投与
引用例は，ゾニサミドによるパーキンソニズムの発生を直接報告するものではない。また，引用例の参照文献に記載された甲２５は，「振戦」の２症例を報告し，ゾニサミドがパーキンソニズムをもたらすことを開示するが，この「振戦」は，バルプロ酸とゾニサミドの併用投与による「相乗効果」で引き起こされた可能性を否定できない。
したがって，引用例及び甲２５は，ゾニサミドの単独投与でパーキンソニズムが生じたことを開示するものではない。また，ゾニサミドがパーキンソニズム発生に寄与する程度を大きく評価できないから，ゾニサミドをパーキンソン病に適用することに阻害要因はない。
ウ投与量
(ア)引用例は，ラットに対し，ゾニサミドを２０ｍｇ／ｋｇ，５０ｍｇ／ｋｇを投与するものであり，甲２５は，人に対し，ゾニサミドを２００ｍｇ／日を投与したところ「振戦」が生じたとするものである。
このように，引用例と甲２５は種を異にし，一般的に実験動物のほうがより多くの投与量を必要とすることは当業者に周知である。また，ラットに対するゾニサミド２０ｍｇ／ｋｇ，５０ｍｇ／ｋｇの投与は有効容量（副作用が発生しない範囲で，主作用を発揮すると評価された用量）の範囲内であり，ラットに対するゾニサミドの３００ｍｇ／ｋｇ未満の投与ではパーキンソニズムが発生していない。引用例では，ラットに対するゾニサミド１００ｍｇ／ｋｇの高容量投与でもパーキンソニズムが発生したとは報告されていない。
したがって，引用例と甲２５の投与量を単純に比較して，引用発明はパーキンソニズムの発生可能性があるということはできない。
(イ)また，ゾニサミドを臨床的にヒトに使用した場合に病気治療の効果が上がるか否かという専ら臨床現場で問題になる事項は，進歩性の判断では参酌されない。実際の患者における治療効果に多少の疑念があっても，当業者において，ゾニサミドをパーキンソン病に適用することの動機付けは否定されない。
エ原因
パーキンソン病を原因とするパーキンソニズムと，薬物投与を原因とするパーキンソニズムとは峻別される。そして，薬物性パーキンソニズムは，薬物投与を中止することで，速やかに回復するが，パーキンソン病を原因とするパーキンソニズムは，薬物投与を中止しても消失せず，その鑑別も容易である。そして，甲２５が報告するのは，２か月で消失し，鑑別も容易な薬物性パーキンソニズムである。パーキンソン病患者において，当該薬物性パーキンソニズムであるか否かは容易に判別可能であること，薬物投与中止により当該薬物性パーキンソニズムは容易に回避可能であることから，甲２５で報告された薬物性パーキンソニズムの発現は，ゾニサミドをパーキンソン病治療薬に適用することの阻害要因にはならない。
また，引用例には，ゾニサミド投与により，重篤な副作用が発現することは稀であることが記載され，ゾニサミド投与による「薬物性パーキンソニズム」の発現率は極めて低い。ゾニサミドの臨床使用の有無は，主作用（ゾニサミドによる治療効果・有効性）と副作用の相関で決され，薬物性パーキンソニズムの発生可能性とのただ１点をもって，当業者が，臨床使用を躊躇することはない。実際に，臨床使用されている様々な薬物について，｢薬物性パーキンソニズム｣の副作用を伴うことが知られている。
オしたがって，ゾニサミドをパーキンソン病に適用することに阻害要因はない。なお，引用例１，甲３文献，乙４及び乙５の作成者は，いずれも臨床研究や脳神経関連疾患の診療に携わる者であって当業者ということはできない。創薬に関する技術水準を十分に自らの知識とし，創薬を行うＡ教授作成に係る意見書（甲６７）が，当業者に極めて近い知見を示すものである。
(4)効果
ア優先日当時の技術常識を前提にすれば，引用例及び甲３文献は，ゾニサミドをパーキンソン病を含む神経変性疾患に適用することを示唆するものである。本件発明１の効果は予測可能である。


イ本件明細書の実施例には，ゾニサミドがカルバマゼピンとの比較において，ＭＰＴＰモデル動物の線条体ドパミン濃度の減少抑制について優れている旨記載されているが，このことは甲３文献に開示されている。本件明細書の実施例のデータを解釈するにあたり参照すべき甲３文献のデータは，両者の「脳内」，すなわち，細胞内ドパミン濃度であって，細胞外ドパミン濃度を比較して，ゾニサミドがカルバマゼピンよりも，ドパミン濃度増加効果が劣るということはできない。そもそも，カルバマゼピンはＭＡＯ－Ｂ阻害作用を有しないが，ゾニサミドはＭＡＯ－Ｂ阻害作用を有するから，本件明細書の実施例では，ドパミン枯渇状態の異なる状態の実験動物が使用・比較されていることになる。本件明細書の実施例は，実験系に不備があり，同実施例の実験結果に基づいて，ゾニサミドがカルバマゼピンと比較して顕著な効果を有するとはいえない。ＭＰＴＰモデルが適切なパーキンソン病モデルであったとしても，異なる薬理作用を有する他の化合物との効果比較の実験系としては適切ではない。
さらに，バルプロ酸はＭＡＯ－Ｂ阻害作用を有さず，フェニトイン（ＰＨＴ），ラモトリジン（ＬＴＧ）等もゾニサミドと同一のＭＡＯ－Ｂ阻害作用ではないはずであるから，本件明細書の実施例をもって，ゾニサミドと他の各種てんかん薬の薬理作用を比較することはできない。
したがって，ゾニサミドの神経変性抑制の程度について，顕著な効果は認められない。
(5)その余の被告の主張について
ア被告は，原告が主張する技術常識を否定する。しかし，被告は，審判段階において，原告が主張する「技術常識は，それぞれいくつかの条件や限定が加えられるべきものと考える」と述べており，原告が主張する技術常識を否定していなかったのであるから，これを争うことは許されない。
また，技術常識Ａにつき，パーキンソン病の病因がいくつかあるとしても，パーキンソン病の主たる病因は線状体ドパミンの枯渇である。さらに，技術常識Ｄにつき，マウスにおいて，汎用かつ信頼性の高いＭＰＴＰモデル動物を構築することができるから，ラットにおいて構築できないとしても，技術常識Ｄは否定されるものではない。
イ被告は，下記〔被告の主張〕(3)オのとおり，ゾニサミドに関するその余の知見を新たに主張する。しかし，まず，かかる主張は，本件審決では認定されておらず，審理範囲を逸脱するものである。
また，ゾニサミドがドパミンに対して二相性作用（ドパミン作用とドパミン減少作用）を有していても，当業者は，パーキンソン病患者において薬効範囲の血漿中濃度を達成できる投与量及び用法を適宜選択し，薬効範囲を超える投与量を何ら困難なく回避可能である。ドパミンの二相性作用は，ゾニサミドのパーキンソン病治療への適用を妨げるものではない。
さらに，ゾニサミドにアセチルコリン（ＡＣｈ）系機能を亢進する作用があったとしても，問題となるアセチルコリン神経は，病因となるドパミンニューロンの線条体からの神経伝達の下流遠方にある。コリン亢進作用が強く発現する患者に対しては，通常使用される抗コリン剤を追加して服用させればよく，下流のターゲットにおいて軽微な作用があるからといって阻害要因にはならない。加えて，被告は，線条体のドパミン量を増加させる薬物（ハロペリドール，スルピリド，リスペリドン）に，副作用としてパーキンソニズムなどを惹起することが知られていたと主張する。しかし，上記薬物は，ドパミン受容体に対するドパミンの結合を阻害する作用を有するものであり，ドパミン量が増加するようにみえるだけであって，ドパミン量（生産量，分泌量）を増加させるものではない。また，上記薬物は，発症メカニズムがパーキンソン病とは真逆である統合失調症を治療対象とするものであって，ドパミンがドパミン受容体に結合することを阻害するためにパーキンソニズムが発生する。上記薬物がパーキンソン病治療に使用できないことは容易に理解されるから，そのような化合物があるからといって，ゾニサミドをパーキンソン病治療に用いることの阻害要因にはならない。
(6)小括
よって，本件発明１は，引用発明に基づき容易に発明をすることができたものである。
〔被告の主張〕
(1)本件発明１と引用発明の対比
「線条体内」にはドパミンの作用部位が含まれるところ，細胞レベルでドパミンの作用する部位は，線条体内の細胞外に存在するから，本件審決は，技術的に正しく引用発明を認定している。仮に，引用発明が，ドパミンの線条体の細胞外濃度ではなく，ドパミンの線条体内濃度の上昇作用を示す抗てんかん薬であると仮定したとしても，当業者は，ゾニサミドをパーキンソン病の治療薬にすることを動機付けられたとはいえない。なお，本件審決における本件発明１と引用発明との対比は，争わない。
(2)動機付け
アドパミン増加作用
甲４～６及び８は，パーキンソン病の治療薬の中にドパミンを補う作用を奏するものがあることを示すにとどまり，ドパミンを補う作用を奏する薬物であればパーキンソン病の治療薬になることを示すものではない。甲４～６及び８は，パーキンソン病の治療薬の作用部位や分類を記載したり，様々なパーキンソン病の成因を記載したりするものにすぎない。
また，ドパミン増加作用を有する化合物であるカルバマゼピンが，パーキンソン病ではなく，双極性障害の抗躁効果に臨床応用されていた。ドパミン増加作用を有する化合物であれば，パーキンソン病の治療に使用できると当業者が期待するとはいえない。
さらに，パーキンソン病の分野では，病態時のドパミン神経系が変性・消失することから，健常動物での結果が，患者や適切な疾患モデル動物での結果と異なることが知られていた。したがって，薬物が健常動物においてドパミン増加作用を有するとしても，当業者は当該薬物がパーキンソン病の治療に効果的であることを期待するものではなく，その化合物をパーキンソン病の治療に適用しようと動機付けられたとはいえない。そして，引用例は，ゾニサミドの健常動物におけるドパミン増加作用を検討するにとどまる。
加えて，既存のパーキンソン病治療薬であるレボドパはドパミン前駆物質であり，ドパミン量を強力に増加させることが可能である。パーキンソン病治療薬であるトルカポンのドパミン増加作用も高い。一方，ゾニサミドのドパミン増加作用は極めて低い。既存のパーキンソン病治療薬のドパミン増加作用の強さに鑑みれば，当業者は，ゾニサミドがパーキンソン病に対して高い有効性を達成できるとの成功の期待を抱くことはない。


なお，ゾニサミドは多様な生理活性（ドパミン増加作用，抗てんかん作用，アセチルコリン系機能の増強作用，神経保護作用，カルシウムチャネル阻害作用，ナトリウムチャネル阻害作用，神経伝達物質ＧＡＢＡの遊離促進作用，脂質過酸化の抑制など）を有し，ゾニサミドの投与によって双極性躁状態，統合失調感情傷害性躁状態，統合失調性興奮が改善する。当業者はゾニサミドの多様な薬理効果の中からドパミン増加作用のみに着目し，ゾニサミドをパーキンソン病の治療に試そうとは思い至らない。
したがって，ドパミン増加作用を有する化合物であればパーキンソン病治療薬として使用できるとの技術常識はなく，当業者は，ゾニサミドのドパミン増加作用に関する引用例の記載に基づいて，引用発明の抗てんかん薬をパーキンソン病の治療薬とすることを動機付けられない。
イＭＡＯ－Ｂ阻害作用
甲４～６及び８は，パーキンソン病の治療薬の中にＭＡＯ－Ｂを阻害させることによってドパミンを補う作用を奏するものがあることを示すにとどまり，ＭＡＯ－Ｂ阻害作用を有する化合物であればパーキンソン病治療薬として使用できるとの技術常識はなかった。
また，十分にＭＡＯ－Ｂを阻害する薬物がパーキンソン病の治療薬に用いられているのであり，ＭＡＯ－Ｂをわずかでも阻害する薬物であれば臨床的に使用されているとする技術常識はなかった。そして，ゾニサミド（ＩＣ５０は６６０μＭ）は，既存のＭＡＯ－Ｂ阻害剤（セレギリン。ＩＣ５０は１１ｎＭ）の６万分の１程度のＭＡＯ－Ｂ阻害作用しか示さないことが知られていた。当業者は，ゾニサミドがセレギリンと同様にＭＡＯ－Ｂに対する阻害作用を介したパーキンソン病の症状改善効果を示すなどと思い至ることはない。引用例にも，ゾニサミドの「ＭＡＯ活性阻害は，ＤＡ（注：ドパミン）の細胞外及び細胞内濃度の上昇にあたって，重要な機序ではないことが示された」とされている。
さらに，ＭＡＯ－Ｂ選択性の低い薬物（ＭＡＯ－ＢだけでなくＭＡＯ－Ａも阻害する薬物）は，チーズ効果の副作用のために治療薬として適さないことも知られていた。そして，ゾニサミドについて，ＭＡＯ－Ｂへの阻害効果とＭＡＯ－Ａへの阻害効果の強さの差はせいぜい約３倍にすぎず，ＭＡＯ－Ｂ選択性が低いものである。なお，甲７は，ラモトリジン（ＬＴＧ）の神経保護作用や，神経保護作用を示す際の用量に関する所見に基づいて，ラモトリジンの臨床的有用性をパーキンソン病の治療にも広げられる可能性がある旨示唆するものであって，ＭＡＯ－Ｂ阻害作用に関するものではない。
したがって，当業者は，ゾニサミドのＭＡＯ－Ｂ阻害作用に関する引用例の記載に基づいて，引用発明の抗てんかん薬をパーキンソン病治療薬とすることを動機付けられない。
ウその余の技術常識について
(ア)技術常識Ａ
線条体ドパミンの枯渇がパーキンソン病の唯一の病因ではない。パーキンソン病の病因が線条体のドパミンの枯渇であるという主張は誤導的である。パーキンソン病の主たる原因は黒質のドパミン神経細胞死であること，それによって線条体だけではなく新皮質や海馬等のドパミン含量が減少すること，さらには黒質のドパミン神経細胞以外にも，青斑核や縫線核などにおいても神経細胞死が認められることも知られていた。
(イ)技術常識Ｄ
ＭＰＴＰモデル動物を，ラットでは構築できないことなどから，技術常識Ｄは誤りである。
(ウ)技術常識Ｅ
ゾニサミドは，健常動物のラット線条体において，既存薬であるレボドパ（約３４０％，臨床用量相当でも約１２６％）に比べてごく小さいドパミン増加作用を（１４．５％）示すにすぎない。また，ゾニサミドは，既存のＭＡＯ－Ｂ阻害薬であるセレギリン（デプレニル）に比べて極めて弱い（６万分の１）ＭＡＯ－Ｂ阻害作用を有するにすぎない。ゾニサミドは，既存薬に比較して極めて低い，線条体におけるドパミン増加作用及びＭＡＯ－Ｂ阻害作用しか有していなかった。エ以上によれば，当業者は，ゾニサミドをパーキンソン病に適用しようと動機付けられるものではない。
(3)反対動機
ア引用例は，ゾニサミドがパーキンソニズムをもたらすことを開示するとともに，関連文献として挙げられた甲２５は，ゾニサミドのてんかん用途での有効な臨床用量においてパーキンソニズムが生じた２症例を報告する。
イ単独投与
甲２５で報告された振戦の２症例は，バルプロ酸の血中濃度に変化がないこと等から，バルプロ酸との併用によるものではなく，ゾニサミドに起因するパーキンソニズムであると理解される。ゾニサミドはパーキンソニズムを惹起することが知られていたものである。
ウ投与量
本件で問題となるのは，ヒトでパーキンソニズムが発生したことである。ヒトでパーキンソニズムが発生している以上，ラットでの実験報告はヒトでの症例よりも重きを置かれるものではない。そして，パーキンソニズムが生じた２症例（甲２５）におけるゾニサミドの投与量はいずれも２００ｍｇ／日であり，これはゾニサミドのてんかん用途で承認された投与量である。
エ原因
そもそもゾニサミドにより発生するパーキンソニズムが本態性であるか，薬物性であるかとは無関係に，ゾニサミドのパーキンソン病への有効性が明らかではない優先日当時，治療対象のパーキンソン病の症状を悪化させるようなゾニサミドをパーキンソン病の治療薬とすることは考えられない。原告の主張は，主作用がすでに確立されており，患者にとってのメリットが十分に確認できている薬物を前提としており失当である。
また，臨床現場で「本態性」であるか「薬物性」であるかの判断は必ずしも容易でない上，「薬物性パーキンソニズム」は予後の悪さ等の様々なリスクが知られており，パーキンソン病患者にパーキンソニズムを生じさせるような薬剤を投与することは避けるべきであった。
オゾニサミドに関するその余の知見


ゾニサミドは用量に応じてドパミン増加作用とドパミン減少作用という，相反する作用を発揮することが知られていた。このことは，用量又は薬剤反応性の個人差によっては投与によるドパミン量の減少を招き，パーキンソン病をかえって悪化させるとの懸念を生じさせる。当業者は，用量により反対の作用を奏するゾニサミドをパーキンソン病の治療薬とすることを躊躇するのが自然である。また，パーキンソン病の治療にはアセチルコリン（ＡＣｈ）系機能を阻害する「抗コリン剤」も使用されるところ，ゾニサミドはアセチルコリン系機能を増強（機能亢進）することが知られていた。アセチルコリン系機能を増強する作用を有する薬物をパーキンソン病の治療に使用すると，パーキンソン病の症状を悪化させると予想されるため，当業者はゾニサミドをパーキンソン病治療薬とすることをむしろ避けたといえる。
さらに，ゾニサミド以外のドパミン増加作用を有することが知られている薬物（ハロペリドール，スルピリド，リスペリドン）についても，パーキンソニズムが生じることが知られており，それらの中にはパーキンソン病の患者に対して禁忌となっている薬物も存在した。
加えて，甲４１は，ゾニサミドを臨床で使用した場合にパーキンソニズムなどの副作用の発生に十分留意するように注意を促している。カしたがって，当業者はパーキンソニズムを発生するおそれのあったゾニサミドを，パーキンソン病の治療に用いることを避けたと考えるのが自然である。
(4)効果
引用例及び甲３は，ゾニサミドを，パーキンソン病を含む神経変性疾患に適用することを示唆するものではない。
そして，本件明細書試験例２において，抗けいれん作用を有しかつドパミン増加作用を有する化合物のうち，ゾニサミドは，カルバマゼピンやバルプロ酸ナトリウムと比較して，ドパミン系神経変性に対する高い抑制作用を示している。一方，甲３文献には，ゾニサミドがカルバマゼピンよりも，線条体ドパミン濃度増加効果が劣ることも開示されていたものである。当業者は，本件明細書の記載から，本件発明１の神経変性疾患治療薬（ゾニサミド）が，パーキンソン病治療等について，格別顕著な効果を奏することを理解する。
なお，ＭＰＴＰモデルは適切なパーキンソン病モデルであり，代表的なＭＡＯ－Ｂ阻害剤であるセレギリン（エフピー）の効果がＭＰＴＰモデルで評価されていること，ゾニサミドのＭＡＯ－Ｂ阻害作用は極めて小さく，ＭＰＴＰ動物モデルにおけるＭＡＯ－Ｂ阻害の程度が低いことからも，本件明細書の実施例の評価系は，適切な評価系である。
(5)小括
以上によれば，ゾニサミドをパーキンソン病の治療に使用する動機付けはなく，また使用できることへの合理的な期待があったとは到底いえない。よって，本件発明１は，引用発明に基づき容易に発明をすることができたものではない。
２取消事由２（本件発明２ないし６の進歩性判断の誤り）
〔原告の主張〕
前記１〔原告の主張〕と同様に，本件発明２ないし６は，引用発明に基づき，当業者が容易に発明をすることができたものである。
〔被告の主張〕
前記１〔被告の主張〕と同様に，本件発明２ないし６は，引用発明に基づき，当業者が容易に発明をすることができたものではない。
第４当裁判所の判断
１本件発明１について
本件発明１に係る特許請求の範囲は，前記第２の２【請求項１】のとおりであるところ，本件明細書（甲５６）には，本件発明１の特徴について，次のとおり開示されている。
(1)パーキンソン病は，黒質－線状体系のドパミン産生ニューロンの崩壊・脱落による線状体ドパミンの枯渇を起因とした，協調性の運動機能が障害される進行性の疾患である。従来，パーキンソン病の治療においては，ドパミン補充薬，ドパミン受容体作動薬，ドパミン遊離促進薬，抗コリン薬，Ｂ型モノアミンオキシダーゼ（ＭＡＯ－Ｂ）阻害薬等を用いた薬物治療が行われていたが，効力や副作用の面で必ずしも満足できるものではなかった。（背景技術）
(2)本件発明１は，パーキンソン病等の神経変性疾患の新規な薬物を提供することを目的とする。そして，本件発明１は，抗てんかん薬，虚血性脳障害治療薬としての有用性が知られていたゾニサミド及びそのアルカリ金属塩を，神経変性疾患の治療薬の有効成分に用いることを技術的特徴とするものである。（技術分野，背景技術，発明の開示）
(3)パーキンソン病動物モデルであるドパミン枯渇マウスにおいて，ゾニサミド及びそのアルカリ金属塩は，抗けいれん作用発現用量で，ＭＰＴＰにより惹起される線状体中のドパミン（ＤＡ）及びその代謝物（ＤＯＰＡＣ）の含有量の減少に対して抑制作用を示す。この抑制作用は，カルバマゼピン，ラモトリジン及びフェニトイン等の他の抗てんかん薬よりも強いものである。（試験例２，表１，図２）(4)ゾニサミド及びそのアルカリ金属塩は，神経変性疾患治療薬として，原発性又は続発性パーキンソン病等の哺乳動物（ヒトを含む）の各種神経変性疾患の予防及び治療に有用である。（産業上の利用可能性）
２取消事由１（本件発明１の進歩性判断の誤り）について
(1)引用例の記載
引用例（甲１）には，おおむね次の記載がある。
ア序文
ゾニサミド（ＺＮＳ）…は，新規の抗てんかん薬であり，部分発作の治療の際に効果を発揮すると共に，全身性強直性間代性発作，全身性強直性発作，複雑／複合発作に対しても，様々な程度に効果を発揮する。有効性と安全性の観点から見て，ゾニサミドは，部分発作患者の場合，カルバマゼピン（ＣＢＺ）と同等であることが証明されており，小児の全身性発作患者を対象とした研究では，バルプロ酸ナトリウム（ＶＰＡ）と同等であることが証明されている。ゾニサミド投与の際に，重篤な副作用が発現したり，強力な抗てんかん作用が発揮されたりすることは稀であるため，ゾニサミドは日本では主要な抗てんかん薬のひとつとみなされている。また，ゾニサミドは気分安定作用，および他のドパミン作動性副作用（例：パーキンソニズム[３９]（判決注：[３９]では，甲２５が参照文献として挙げられている。），妄想的観念）をもたらすことも示唆されている。
現時点ではゾニサミドの作用機序はほとんど知られていない。…そこで，今回の研究の目的は，ゾニサミドの作用機序を検討することによって，ドパミン作動系に対するゾニサミドの影響を明らかにすることであった。
イ材料と方法
(ア)実験動物
雄Ｗｉｓｔａｒラット１７６頭（体重：２５０～３００ｇ，日本クレア株式会社）…
(イ)長期投与


ラットを集団飼育…して，自由に摂食・摂水させた。…食餌には，ゾニサミド０，２０，５０又は１００ｍｇ／ｋｇ体重／日を添加した。ゾニサミド処理食を２１日間提供した後，ラットにマイクロ波を照射した。
(ウ)短期投与
２０％ＤＭＳＯを含有している生理食塩水…に，ゾニサミド０，２０，５０又は１００ｍｇ／ｋｇ体重を溶解して，雄Ｗｉｓｔａｒラットに腹腔内投与した。投与から２時間後にマイクロ波を照射した。
ウ   図１：ドパミン（ＤＡ）と３，４－ｄｉｈｙｄｒｏｘｙｐｈｅｎｙｌａｌａｎｉｎｅ（ＤＯＰＡ。判決注：ドパミンの前駆体）の細胞外濃度に対するゾニサミ
ドの影響
…ゾニサミドを治療用量（２０ｍｇ／ｋｇ，５０ｍｇ／ｋｇ）で投与した結果，線条体のＤＡ及びＤＯＰＡの細胞外濃度が上昇した。ゾニサミドを治療用量を超える用量（１００ｍｇ／ｋｇ）で投与した結果，線条体のＤＡおよびＤＯＰＡの細胞外濃度は，投与から２０～４０分間は上昇したが，投与から１００～１２０分後には低下した。
エ図３：ゾニサミドの腹腔内投与から２時間後の線条体と海馬におけるドパミン，ドパミンの代謝物（ＤＯＰＡＣ，ＨＶＡ），ドパミンの前駆体の細胞内濃度…治療用量のゾニサミド（２０ｍｇ／ｋｇ，５０ｍｇ／ｋｇ）を投与したところ，線条体と海馬のＤＡ，ＤＯＰＡ，ＨＶＡの細胞内濃度は対照よりも高かったのに対し，線条体と海馬のＤＯＰＡＣの細胞内濃度は対照よりも低かった。治療用量を超えるゾニサミド（１００ｍｇ／ｋｇ）を投与したところ，線条体のＤＡ，ＤＯＰＡ，ＤＯＰＡＣの細胞内濃度，及び海馬のＤＡの代謝物（ＤＯＰＡＣ，ＨＶＡ）の細胞内濃度は対照よりも低かったが，線条体のＨＶＡの細胞内濃度，及び海馬のＤＡとＤＯＰＡの細胞内濃度は対照と変わりなしであった。
オ図５：ゾニサミドの経口投与を３週間行った後の線条体と海馬におけるドパミン，ドパミンの代謝物，ドパミンの前駆体の各細胞内濃度…ゾニサミドを治療用量（２０ｍｇ／ｋｇ／日，５０ｍｇ／ｋｇ／日，ｐｏ）で投与したところ，ＤＡ，ＤＯＰＡ，ＤＯＰＡＣ，ＨＶＡの各細胞内濃度は，対照の値よりも有意に高かったのに対し，ゾニサミドを治療用量を超える用量（１００ｍｇ／ｋｇ，ｐｏ）で投与したところ，線条体のＤＡ，ＤＡの代謝物（ＤＯＰＡＣ，ＨＶＡ），ＤＡの前駆体の各細胞内濃度，及び海馬のＤＡ，ＤＯＰＡ，ＤＯＰＡＣの各細胞内濃度は，対照の値よりも低かったが，海馬のＨＶＡの細胞内濃度は対照の値と変わりなしであった。
カ考察
…これらの結果から，ゾニサミド２０～５０ｍｇ／ｋｇを短期投与すると，ＤＡ合成が促進されることが示唆される。…ゾニサミドは，ＭＡＯ－Ｂ活性を低下させることによって，ＤＡ分解経路を阻害する。短期投与実験の場合，ゾニサミドはＤＯＰＡＣの細胞外濃度と細胞内濃度を低下させるのに対し，５－ＨＩＡＡの細胞外濃度を上昇させるという，我々の既報の結果および今回の研究結果は，このＭＡＯ活性に対するゾニサミドの阻害作用によって説明可能である。今回の研究の結果，ゾニサミドを治療用量で短期投与したところ，線条体と海馬のＤＡ，ＤＯＰＡ，ＨＶＡのそれぞれの細胞内濃度及び細胞外濃度が上昇したのに対し，ＤＯＰＡＣの濃度は低下した。これらの結果は２つの機序（すなわち，ＤＡ合成の促進および／またはＤＡ分解の阻害）によってもたらされたと考えられる。…ＭＡＯ活性阻害が長期投与実験で観察されなかったことから，ＭＡＯ活性阻害は，ＤＡの細胞外濃度と細胞内濃度の上昇にあたって，重要な機序ではないことが示された。…
…ゾニサミドは，ゾニサミドの用量に依存して，ＤＡの機能に対して二相性作用を発揮することが，我々のデータから示された（すなわち，治療用量（２０ｍｇ／ｋｇ，５０ｍｇ／ｋｇ）ではＤＡの機能が亢進するのに対し，治療用量を超える用量（１００ｍｇ／ｋｇ）ではＤＡの機能が阻害される）。ゾニサミドの治療用量の抗痙攣作用と気分安定作用，及び治療用量を超える用量の副作用（鎮静，痙攣促進作用（逆説中毒）など）は，ＤＡの機能に対するゾニサミドの二相性作用によって説明できると考えられる。
(2)本件発明１と引用発明との対比
本件発明１と引用発明との一致点及び相違点が前記第２の３(2)イのとおりであることは，当事者間に争いがない。


なお，引用例には，ゾニサミドが抗てんかん薬であることが開示されており（前記(1)ア），本件発明１と引用発明との一致点及び相違点が上記のとおりであることによれば，本件発明１と対比すべき引用発明は，「ゾニサミドを有効成分とする抗てんかん薬」と認定するのが相当である。
(3)引用発明において，相違点に係る本件発明１の構成を採用する動機付けの有無
ア引用例における示唆
前記(1)によれば，引用例は，抗てんかん薬であるゾニサミドについて，ドパミン作動系に対する作用機序を解明することを目的として（(1)ア），健常動物を用いた実験を行い（(1)イ），線条体におけるドパミン，ドパミン前駆体，ドパミン代謝物の挙動を測定することにより（(1)ウ～オ），ゾニサミドによるドパミン合成促進を検討するとともに，ゾニサミドのＭＡＯ活性阻害作用によるドパミン分解阻害を検討し，ゾニサミドの用量と薬理作用，副作用との関係を考察するもの（(1)カ），ということができる。
そうすると，引用例は，ゾニサミド２０～５０ｍｇ／ｋｇを短期投与すると，線条体ドパミン量が増加すること，ＭＡＯ－Ｂ活性の阻害によりドパミン分解が阻害されることを示唆するものではあるが（(1)カ），その示唆は，あくまでも，健常動物を用いた実験に基づくものということができる。
イ甲３文献
(ア)甲３文献に開示された事項
甲３文献は，抗てんかん薬であるカルバマゼピン及びゾニサミドの作用機序解明を目的として，両剤のｍｏｎｏａｍｉｎｅ（ＭＡ）遊離，代謝，再取り込みに対する効果について，雄性Ｗｉｓｔａｒ系ラットを用いて検討したものである。（要約）そして，甲３文献には，治療用量（２０及び５０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ）のゾニサミドの投与により線条体ドパミン濃度は有意に増加するが，過剰用量（１００ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙ）のゾニサミドの投与により線条体ドパミンが減少したことが実験結果とともに示されている。（図１－ａ，図６）
また，甲３文献には，ゾニサミドが，モノアミン酸化酵素（ＭＡＯ－Ａ）とモノアミン酸化酵素（ＭＡＯ－Ｂ）の両方の酵素活性を阻害し，ＭＡＯ－Ａに比べるとＭＡＯ－Ｂの阻害は強いものの，ＭＡＯ活性の阻害は軽度であることが実験結果とともに示されている。（３４９頁右欄２行～８行，図９）そして，甲３文献には，実験結果から，ゾニサミドのＭＡＯ－Ｂに対するＩＣ５０が６６０μＭであり，このＭＡＯ－Ｂ阻害作用により，細胞外ＤＯＰＡＣ濃度の低下は説明し得るが，これが細胞外ＤＡ濃度増加の主要機序とは考え難く，過剰用量の投与によるＭＡの細胞外濃度減少にも直接的な関与は少ないなどと考察された上で，治療濃度のゾニサミドによるＭＡ系機能増強作用が抗てんかん作用の一部を説明し得るものと考えられるなどと要約されている。（要約，考察（３５０頁右欄下から５行～３５１頁左欄３行））。
(イ)甲３文献における示唆
前記(ア)によれば，甲３文献は，ゾニサミド２０又は５０ｍｇ／ｋｇ／日を投与すると，線条体ドパミン量が増加すること，ゾニサミドのＭＡＯ－Ｂに対するＩＣ５０が６６０μＭであることを示すものであるが，これらの実験結果は，あくまでも，健常動物を用いた実験に基づくものということができる。
ウ技術常識
(ア)健常動物と疾患モデル動物の相違
甲２９（亀井千晃ほか「新薬開発における動物実験の問題点」岡実動研報第４号１４～１７頁（昭和６１年））には，薬理実験を行う際の問題点について「薬物は疾患時に用いるのに，動物実験を行う場合には正常動物を用いているというギャップがある。これらの欠点を補う為，最近では数多くの疾患モデル動物が作成され，薬物の評価判定に用いられている。」と記載されている（１７頁）。甲３０（「医薬品の開発」鹿取信ほか編「標準薬理学第５版」３５～３７頁（株式会社医学書院，平成９年発行））には，「医薬品は病気のヒトに用いられるのに，薬効管理，安全性試験は，主に正常な動物が用いられるという点が問題である。最近は…いろいろな方法でヒトの病気に近い状態を起こした疾患モデル動物が用いられている。」と記載されている（３７頁）。
そして，甲８（久野貞子「Ｐａｒｋｉｎｓｏｎ病の治療，現状と新しい流れ」神経精神薬理Ｖｏｌ．１４，Ｎｏ．１２，７７３～７８１頁（星和書店，平成４年発行））には，「Ｐａｒｋｉｎｓｏｎ病患者では大部分（８０％以上）の黒質線条体ドーパミン神経は消失しているが…」と記載され（７７６頁），健常動物とパーキンソン病疾患モデル動物とでは，黒質線条体内のドパミン神経の量に大幅な相違があることが示されている。また，甲３１（G.GERHARDTほか「DopaminergicNeurotoxicityof1-Methyl-4-   Phenyl-1,2,3,6-Tetrahydropyridine(MPTP)inthe   Mouse:Anin   vivoElectrochemicalStudy」THE   JOURNALOFPHARMACOLOGY   ANDEXPERIMENTALTHERAPEUTICSVol.235,   No.1，２５９～２６５頁（昭和６０年））には，健常マウスとパーキンソン病疾患モデルマウスとの間では，ＫＣｌ（塩化カリウム）によるドパミン量の増加量に大きな相違があることが示されている（図５）。さらに，甲３２（DavidS.Rothblatほか「Regional   DifferencesinStriatal   DopamineUptakeand   ReleaseAssociatedwith   RecoveryfromMPTP-Induced   Parkinsonism:AnIn   VivoElectrochemicalStudy」Journal   ofNeurochemistryVol.72,   No.2，７２４～７３３頁（平成１１年））には，健常ネコでは，ＫＣｌによるドパミン増加量は大きかったのに対し，パーキンソン病疾患モデルネコでは，増加がほとんど生じなかったことが示されている（表３）。


加えて，甲７（StaceyA.Jones-Humbleほか「THE   NOVELANTICONVULSANTLAMOTRIGINEPREVENTSDOPAMINE   DEPLETIONINC57   BLACKMICEIN   THEMPTPANIMAL   MODELOFPARKINSON’S   DISEASE」LifeSciencesVol.54,No.4,２４５～２５２頁（平成６年））では，パーキンソン病疾患モデル動物を用いた実験結果を基にして，ラモトリジンの臨床的有用性をパーキンソン病の治療にも広げられる可能性があることを示唆するとの結論を得るに至っている（２４５，２５１頁）。一方で，健常動物における線条体ドパミン量の挙動が，パーキンソン病疾患モデル動物における線条体ドパミン量の挙動と相関することを示す証拠は見当たらない。そうすると，当業者は，本件優先日当時，健常動物で得られた線条体ドパミン量の挙動は，パーキンソン病疾患モデル動物における線条体ドパミン量の挙動を必ずしも示すものではないとの技術常識を有していたというべきである。(イ)線条体ドパミン量の増加とパーキンソン病治療薬の関係
ａパーキンソン病の病因
当業者は，本件優先日当時，パーキンソン病の病因の一つが線条体ドパミンの枯渇であるとの技術常識を有していたと認められる（甲４（水柿道直「パーキンソン病と薬剤」社団法人日本薬剤師会編「病気と薬剤改訂第４版」（株式会社薬事日報社，平成８年発行））の３０６頁，甲５（「特集・パーキンソン病の治療」医薬ジャーナルＶｏｌ．３１，Ｎｏ．１２（医薬ジャーナル社，平成７年発行））の３０頁，甲６（田中千賀子ほか編「ＮＥＷ薬理学改訂第３版」（株式会社南江堂，平成９年発行））の２８９頁）。
ｂ線条体ドパミン量を増加させる薬物（ハロペリドール）ハロペリドールは，線条体ドパミン量を増加させる薬物と認められる（甲２３（BitaMoghaddamほか「AcuteEffects   ofTypicaland   AtypicalAntipsychoticDrugsonthe   ReleaseofDopamine   fromPrefrontalCortex,   NucleusAccumbens,andStriatumof   theRat:An   InVivoMicrodialysis   Study」JournalofNeurochemistryVol.54,No.5，１７５５～１７６０頁（平成２年））の図１）。しかし，ハロペリドールは，薬物性パーキンソニズムを引き起こし，パーキンソン病患者への使用は禁忌とされていたものである（乙３（「薬の副作用事典」（株式会社産業調査会事典出版センター，平成２年発行））の１１８４，１１８５頁）。そして，本件優先日当時，ハロペリドールとゾニサミドが異なる作用機序で線条体ドパミン量を増加させること，更に線条体ドパミン量を増加させる作業機序によってはパーキンソン病の治療効果に差異が生じることを当業者が認識していたことを示す具体的な証拠はない。
そうすると，当業者は，本件優先日当時，具体的な作用機序の差異を意識することなく，線条体ドパミン量を増加させる薬物には，パーキンソン病患者への使用が禁忌とされるものがあることを認識していたというべきである。ｃ線条体ドパミン量を増加させる抗てんかん薬（カルバマゼピン）甲３文献には，抗てんかん薬であるカルバマゼピンには線条体ドパミン量の増加作用がある旨記載されている（図１－ａ，図６）。
しかし，本件優先日後の平成１３年時点においても，パーキンソン病に対するゾニサミドの有効な作用が抗痙攣作用のメカニズムと関連しているのではないかと推測することもできるものの，「現時点でパーキンソン病患者の症状を改善すると報告されている抗痙攣薬は他にない。」とされており（甲１３（MihoMurataほか「Zonisamidehasbeneficial   effectsonParkinson’s   diseasepatients」NeuroscienceResearch41（平成１３年））の３９９頁），本件優先日当時，カルバマゼピンがパーキンソン病に対して治療効果を奏するか否かは不明であると理解されていたものと認められる。
そうすると，当業者は，本件優先日当時，線条体ドパミン量を増加させる抗てんかん薬とパーキンソン病治療薬の関係は不明であると認識していたというべきである。
ｄゾニサミドが有する線条体ドパミン量の増加作用引用例及び甲３文献における前記示唆から，本件優先日当時，抗てんかん薬であるゾニサミドの投与が，健常動物以外であっても，線条体ドパミン量を僅かでも増加させる可能性があることまでは否定できない。また，当業者は，本件優先日当時，パーキンソン病の病因の一つが線条体ドパミンの枯渇であるとの技術常識を有していたものである。
しかし，当業者は，本件優先日当時，具体的な作用機序の差異を意識することなく，線条体ドパミン量を増加させる薬物には，パーキンソン病患者への使用が禁忌とされるものがあること，線条体ドパミン量を増加させる抗てんかん薬とパーキンソン病治療薬との関係は不明であること，を認識していたというべきである。そうすると，当業者は，本件優先日当時，健常動物以外において線条体ドパミン量を増加させる可能性を否定できない抗てんかん薬であるゾニサミドであっても，線条体ドパミン量の増加作用の観点からは，パーキンソン病に対して治療効果を奏する可能性は低いとの技術常識を有していたというべきである。(ウ)ＭＡＯ－Ｂ活性の阻害とパーキンソン病治療薬の関係
ａパーキンソン病の病因
当業者は，本件優先日当時，パーキンソン病治療薬の薬理作用の一つとしてドパミンを分解するＭＡＯ－Ｂ活性を阻害するものが存在するとの技術常識を有していたと認められる（甲６の２９５頁，甲８の表１）。


ｂＭＡＯ－Ｂ活性を阻害する抗てんかん薬（ラモトリジン）甲７には，抗てんかん薬であるラモトリジン（ＬＴＧ）がＭＡＯ－Ｂ活性を阻害する作用がある旨記載されている（２４５・２５０頁）。さらに，甲７によれば，本件優先日当時，ラモトリジンのパーキンソン病疾患モデル動物に対する投与試験の結果を検討することで，ラモトリジンをパーキンソン病の治療薬として使用できる可能性が示唆されていたということができる（２５０・２５１頁）。しかし，上記示唆は，「ＬＴＧで得られる保護がすべてＭＡＯ－Ｂに対する作用によるものとは考えられない。」，「新規抗てんかん薬であるＬＴＧは，Ｃ５７ＢＬマウスにおけるＭＰＴＰ誘発性ドパミン枯渇に対して保護作用をもつ。さらに，ＬＴＧがドパミンの取り込みやＭＡＯを阻害するであろう濃度よりも低い濃度で脳内に存在するような用量でも，ＬＴＧには神経保護効果が認められる。」という検討の上で導かれたものである（甲７の２５０・２５１頁）。したがって，上記示唆は，ラモトリジンがＭＡＯ－Ｂ阻害作用を有することのみから，パーキンソン病の治療薬として使用できる可能性があると指摘するものではないというべきである。そうすると，当業者は，本件優先日当時，抗てんかん薬であって，ＭＡＯ－Ｂ阻害作用を有するラモトリジンであっても，ＭＡＯ－Ｂ阻害作用を有することから，直ちにパーキンソン病に対して治療効果を奏するものではないことを認識していたというべきである。
ｃＭＡＯ－Ｂ活性を阻害するパーキンソン病治療薬（セレギリン）本件優先日当時，セレギリン（商品名デプレニル）がパーキンソン病治療薬として知られており（甲８の表１），セレギリンがＭＡＯ－Ｂ活性を阻害することも知られていたものである（甲４４（RichardE.Heikkilaほか「PREVENTION   OFMPTP-INDUCEDNEUROTOXICITYBY   AGN-1133ANDAGN-1135,   SELECTIVEINHIBITORSOF   MONOAMINEOXIDASE-B」EuropeanJournal   ofPharmacology116，３１３～３１７頁（昭和６０年））の表１）。
そして，セレギリンのＭＡＯ－Ｂに対するＩＣ５０値は１１ｎＭである（甲４４の表１）。そうすると，当業者は，ＭＡＯ－Ｂ阻害作用を有する薬物を投与するパーキンソン病治療においては，セレギリンと同程度，すなわち，ＩＣ５０値が１１ｎＭ以下にＭＡＯ－Ｂ活性を阻害する程度の薬理作用を有する薬物が必要であると認識していたものである。
しかし，ゾニサミドのＭＡＯ－Ｂに対するＩＣ５０値は６６０μＭである（甲３の３５０頁）。また，引用例の「考察」の欄には，ゾニサミドの「ＭＡＯ活性阻害は，ＤＡの細胞外濃度と細胞内濃度の上昇にあたって，重要な機序ではないことが示された。」と記載されている。さらに，甲３文献には，ゾニサミドのＭＡＯ－Ｂ阻害作用について「細胞外ＤＡ濃度増加の主要機序とは考え難」くと記載されている（３５１頁）。
そうすると，当業者は，本件優先日当時，ゾニサミドのＭＡＯ－Ｂ阻害作用がセレルギンよりも顕著に弱く，また，それがパーキンソン病の治療に有用なドパミン量の増加に果たす程度も低いことを認識していたというべきである。したがって，当業者は，ゾニサミドが，ＭＡＯ－Ｂ阻害作用の観点から，他のパーキンソン病治療薬と同程度の薬理効果を奏する可能性が低いことを認識していたというべきである。
ｄゾニサミドが有するＭＡＯ－Ｂ阻害作用
引用例及び甲３文献における前記示唆から，本件優先日当時，抗てんかん薬であるゾニサミドの投与が，健常動物以外であっても，ＭＡＯ－Ｂ阻害作用を僅かでも有する可能性があることまでは否定できない。また，当業者は，本件優先日当時，パーキンソン病の治療薬の薬理作用の一つとしてドパミンを分解するＭＡＯ－Ｂ活性を阻害するものが存在するとの技術常識を有していたものである。しかし，当業者は，本件優先日当時，抗てんかん薬であって，ＭＡＯ－Ｂ阻害作用を有するラモトリジンであっても，ＭＡＯ－Ｂ阻害作用を有することから，直ちにパーキンソン病に対して治療効果を奏するものではないこと，当業者は，ゾニサミドが，ＭＡＯ－Ｂ阻害作用の観点から，他のパーキンソン病治療薬と同程度の効果を奏する可能性が低いこと，を認識していたというべきである。そうすると，当業者は，本件優先日当時，健常動物以外において，ＭＡＯ－Ｂ阻害作用を有する可能性を否定できない抗てんかん薬であるゾニサミドであっても，ＭＡＯ－Ｂ阻害作用の観点からは，パーキンソン病に対して治療効果を奏する可能性は低いとの技術常識を有していたというべきである。エ引用発明において，相違点に係る本件発明１の構成を採用する動機付け(ア)引用例及び甲３文献は，いずれも，ゾニサミドが，健常動物において，線条体ドパミン量の増加作用を有すること，ＭＡＯ－Ｂ阻害作用を有することを示唆するにとどまるものである。
そして，前記ウ(ア)のとおり，本件優先日当時の当業者は，健常動物で得られた線条体ドパミン量の挙動が，パーキンソン病疾患モデル動物における線条体ドパミン量の挙動を必ずしも示すものではないとの技術常識を有していたものである。そうすると，当業者は，引用例及び甲３文献から上記示唆を受けても，そもそもパーキンソン病疾患を有する患者において，ゾニサミドが線条体ドパミン量を増加させたり，ゾニサミドがＭＡＯ－Ｂ活性を阻害したりするとは理解しないから，ゾニサミドがパーキンソン病の治療薬になる可能性を認識し得ないというべきである。(イ)また，引用例及び甲３文献における前記示唆から，健常動物以外であっても，ゾニサミドの投与が線条体ドパミン量の増加作用及びＭＡＯ－Ｂ阻害作用を僅かでも有する可能性があることまでは否定できない。


しかし，前記ウ(イ)及び(ウ)のとおり，本件優先日当時の当業者は，抗てんかん薬であるゾニサミドについて，線条体ドパミン量の増加作用の観点からも，ＭＡＯ－Ｂ阻害作用の観点からも，パーキンソン病に対して治療効果を奏する可能性は低いとの技術常識を有していたというべきである。
そうすると，このような技術常識を有する当業者は，引用例及び甲３文献から，ゾニサミドがパーキンソン病の治療薬になると合理的に期待し得ないというべきである。
(ウ)よって，当業者は，引用発明において，相違点に係る本件発明１の構成を採用することを動機付けられることはないというべきである。
オ原告の主張について
(ア)原告は，パーキンソン病の分野において，健常動物での試験結果が，患者や適切な疾患モデル動物での試験結果と異なるとしても，健常動物に対して薬物を投与して何らかの薬理作用が確認されたのであれば，その薬理作用から治療可能な疾患への治療薬としての評価を行おうとの動機付けが生じる旨主張する。しかし，前記ウ(ア)のとおり，当業者は，本件優先日当時，健常動物で得られた線条体ドパミン量の挙動は，パーキンソン病疾患モデル動物における線条体ドパミン量の挙動を必ずしも示すものではないとの技術常識を有していたというべきである。
また，ゾニサミドの投与による線条体ドパミン量の挙動を健常動物に対する実験により確認した引用例１及び甲３文献は，抗てんかん薬であるゾニサミドの作用機序解明を目的とするものである。引用例１及び甲３文献は，ゾニサミドの薬理作用を解明することで，てんかん以外の疾患についても，ゾニサミドが治療薬として用いることができるか否かについて評価を行おうとするものではなく，これに関する示唆もない。
したがって，当業者は，引用例１及び甲３文献から，ゾニサミドの健常動物に対するドパミン増加作用やＭＡＯ－Ｂ阻害作用を理解したとしても，そのことのみでは，パーキンソン病に対するゾニサミドの評価を行おうとの動機付けは生じないというべきである。
(イ)原告は，線条体ドパミン量を増加させる薬物であれば，その程度を問わず，パーキンソン病の症状を改善できる，ＭＡＯ－Ｂ阻害作用を有する薬物であれば，その程度を問わず，パーキンソン病の症状を改善できるという，技術常識Ｂ及びＣが確立していた旨主張する。
しかし，パーキンソン病の治療において，線条体ドパミン量をどの程度増加させればその症状を改善できるか，また，ＭＡＯ－Ｂ活性をどの程度阻害させればその症状を改善できるかについて，これを裏付けるような証拠はない。甲４，６及び８には，線条体ドパミン量の増加作用及びＭＡＯ－Ｂ阻害作用とパーキンソン病の治療との関係について，一般的な記載があるにとどまり，これらの記載から，当業者が，少しでもこれらの作用を有する薬物であれば，パーキンソン病に対する治療効果が奏せられると理解できるものではない。
そして，ゾニサミドが，既存のパーキンソン病治療薬であるレボドパと同程度の線条体ドパミン量の増加作用を有することを認めるに足りる証拠はなく，本件優先日当時，ゾニサミドが，既存のパーキンソン病治療薬であるセレルギンと比較してＭＡＯ－Ｂ阻害作用が顕著に劣ることは明らかであったものである。したがって，原告主張に係る技術常識Ｂ及びＣは認めることができず，また，当業者は，既存のパーキンソン病治療薬であるレボドパやセレルギンと同様の機序から，ゾニサミドがパーキンソン病の症状を改善できると考え，これをパーキンソン病治療薬として使用することを動機付けられるものとはいえない。(ウ)原告は，甲１３に基づき，当業者に及ばない村田博士であっても，引用例の記載から，ゾニサミドをパーキンソン病治療薬に提供することを動機付けられている旨主張する。
しかし，村田博士ら作成に係る報告書（甲１３）は，ゾニサミドがパーキンソン病に対して有効な作用を示したことを前提に，引用例記載の実験結果を引用して，その作用機序を考察しているにすぎない。同報告書は，村田博士が，引用例の記載から，ゾニサミドをパーキンソン病治療薬に提供することを動機付けられたことを示すものではないことは明らかであり，原告の前記主張は失当というほかない。(エ)原告は，本件明細書の実施例は，各種てんかん薬のＭＡＯ－Ｂ阻害作用の相違を考慮してしないから実験系に不備があり，同実施例の実験結果に基づいて，ゾニサミドがその他のてんかん薬と比較して顕著な効果を有するとはいえない旨主張する。
しかし，そもそも，ゾニサミドの治療対象をパーキンソン病等の神経変性疾患とすることを動機付けられないのであるから，ゾニサミドのパーキンソン病治療に対する効果について，その他のてんかん薬と比較して顕著なものを求める原告の主張は失当である。
そして，ＭＰＴＰ投与によるドパミン枯渇マウスがパーキンソン病の疾患モデル動物として適当であることは当事者間に争いがないところ，本件明細書の試験例２には，かかるマウスに対し，ゾニサミドを投与すれば，溶媒を投与する場合と比較して，線条体のドパミン含有量の減少を抑制できたことが示されている。したがって，本件明細書には，ゾニサミドがパーキンソン病の治療薬としての用途を有することが示されているというべきである。
(オ)原告は，被告は審判段階で技術常識Ｂや技術常識Ｃを否定していなかったから，これを争うことは許されないなどと主張し，また，被告がドパミン増加作用を有するハロペリドールがパーキンソン病の患者に対して禁忌であったことを主張することは，審理範囲を逸脱するなどと主張する。
しかし，被告は，審判段階で技術常識Ｂ及びＣを認めていたものではない（甲５８）。また，審決が判断した本件発明の進歩性について，引用発明から本件発明１に至る動機付けがないことを基礎付ける事実を新たに主張することは，審決取消訴訟の審理範囲を逸脱するものとはいえない。原告の上記主張は採用し得ない。
カ小括
以上によれば，引用発明において，相違点に係る本件発明１の構成を採用することの阻害要因について検討するまでもなく，本件発明１は，引用発明並びに甲３文献に記載された事項及び技術常識に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものではない，というべきである。
よって，取消事由１は理由がない。
３取消事由２（本件発明２ないし６の進歩性判断の誤り）について本件発明２ないし６は，いずれも，本件発明１と同様に，ゾニサミド又はそのアルカリ金属塩を神経変性疾患治療薬に用いることを，その発明特定事項とするものである。したがって，本件発明２ないし６と引用発明とは，少なくとも，前記第２の３(2)イ(イ)の点で相違する。そして，前記２で説示したとおり，この相違点に係る構成を採用することを，引用発明並びに甲３文献に記載された事項及び技術常識から，当業者が動機付けられることはない。


平成２８年４月２７日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２６年（ワ）第９９２０号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２８年３月１６日
判          決
原        告   株式会社モトロニクス
同訴訟代理人弁護士   朝    倉    正    幸被        告   森川産   業株式会社同訴訟代理人弁護士   二    宮    麻里    子
同      秀    島    晶    博
主          文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求の趣旨
１被告は，別紙被告製品目録記載の各製品を製造し，使用し，譲渡し，貸し渡し，若しくは輸出し，又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。２被告は，別紙被告製品目録記載の各製品を廃棄せよ。３被告は，原告に対し，４３５６万円及びこれに対する平成２６年５月２０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
４被告は，別紙被告製品目録記載の各製品につき販売又はメンテナンスの勧誘をするに際して，別紙原告顧客情報(1)及び同(2)を使用してはならない。５被告は，原告に対し，別紙原告顧客情報(1)及び同(2)を廃棄し，また，別紙原告顧客文書を返還せよ。
６被告は，「原告は商社にすぎないから，別紙被告製品目録記載のプリント基板の加工装置は，原告の開発した製品ではない。もともと被告の開発製品だ。」との虚偽の事実を告知し，又は流布してはならない。
７訴訟費用は被告の負担とする。
８仮執行宣言
第２事案の概要
１本件は，名称を「ワークの加工装置」とする発明についての特許権（特許第４３４３３９１号）を有する原告が，被告に対し，①被告が製造，販売又は販売の申出をしているプリント基板加工装置（Ｘ線基準穴明け機）である別紙被告製品目録記載の被告製品１ないし５（以下「被告製品１」ないし「被告製品５」といい，併せて「被告各製品」という。）が上記特許権（請求項１）の技術的範囲に属すると主張して，特許法１００条１項及び２項に基づき被告各製品の製造，使用，譲渡，貸渡し，輸出，貸渡し・販売の申出の差止め及び廃棄を求めるとともに，不法行為に基づく損害賠償請求として３６３０万円（弁護士費用３３０万円を含む。）及びこれに対する不法行為の後の日である平成２６年５月２０日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求め，②原告が被告に対して開示した指示書・注文書等に記載された原告の取引先名，住所，担当者名，販売した機械の型名・仕様等の情報が原告の営業秘密に当たり，これを被告が競業目的で使用することが不正競争防止法（以下「不競法」という。）２条１項７号の不正競争に該当し，被告各製品の販売によって原告の営業上の利益が侵害されたと主張して，不競法３条１項及び２項に基づき上記情報の使用の差止め及び上記情報の廃棄を求めるとともに，不競法４条及び５条２項に基づく損害賠償請求として７２６万円（弁護士費用６６万円含む。）及びこれに対する平成２６年５月２０日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求め（主位的請求），また，③被告が原告の取引先等に対し，「原告は単なる商社であり，被告各製品は原告の開発した製品ではない」などと虚偽事実を告知した行為が不競法２条１項１４号（平成２７年法律第５４号による改正前のもの。以下同じ。）の不正競争に当たり，虚偽告知を用いた被告の営業活動により原告の営業上の利益が侵害されると主張して，不競法３条１項に基づき虚偽事実の告知又は流布の差止めを求めるとともに，不競法４条及び５条２項に基づく損害賠償請求として上記②と同額の支払を求め（上記営業秘密に係る不正競争に基づく損害賠償請求に対する予備的請求），さらに④契約上の返還義務又は所有権に基づき，指示書，注文書，注文請書，取引先担当者の名刺及び被告が作成した顧客リスト等の文書の返還を求める事案である。２前提事実（当事者間に争いがない事実又は文中掲記した証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実）
(1)当事者
ア原告
原告は，電子機器及び同部品の製造，加工，販売，修理等を業とする株式会社である。
イ被告
被告は，鋳物製品の製造，加工及び販売並びに電子精密機械，通信機器，自動制御装置，計測機器，動力機器及びプラントの設計，製作，据付，販売等を業とする株式会社である。（乙１）
(2)原告の有する特許権
原告は，次の内容の特許権（請求項の数６。以下，同特許権又は特許を「本件特許権」又は「本件特許」と，本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書等」といい，その内容は末尾に添付した特許公報記載のとおりである。）の特許権者である。
発明の名称：ワークの加工装置
特許番号：特許第４３４３３９１号
出願日：平成１２年４月７日
出願番号：特願２０００－１０６３４３
登録日：平成２１年７月１７日
(3)本件特許（請求項１）に係る発明の内容
本件特許（請求項１）に係る特許請求の範囲の記載は末尾添付の特許公報該当欄記載のとおりである（以下，請求項１記載の発明を「本件発明」という。）。
(4)本件発明の構成要件
本件発明を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，それぞれの記号に従い「構成要件Ａ」などという。）。
Ａ撮像装置及び加工具が搭載された移動ユニットと，当該移動ユニットを一次元方向にスライド移動させる駆動手段と，前記駆動手段により移動された前記移動ユニットの一次元位置を検出するリニアスケール又はロータ
リエンコーダと，を具備し，
前記移動ユニットに搭載された加工具をワーク上の所望位置へ移動させた後，該加工具を動作させて前記ワークの所望位置を加工するように構成
されたワークの加工装置において，
Ｂ設定値の間隔にある少なくとも２つの基準位置マークが形成されたサブ
プレートを前記一次元方向に沿って配置し，
Ｃ前記サブプレートに形成された２つの基準位置マークを，前記移動ユニットに搭載された撮像装置で撮像して，基準位置マーク間の距離を前記リニアスケール又はロータリエンコーダで測定して測定値を求め，Ｄこの測定値に対する前記設定値の比率に基づいて，リニアスケール又はロータリエンコーダで測定される前記加工具の位置を補正するＥことを特徴とするワークの加工装置。
(5)被告各製品及び被告の行為


ア被告は，被告製品１，２及び４を製造し，平成２３年冬頃，イビデン株式会社（以下「イビデン」という。）に対し，被告製品２を１台販売し，平成２５年３月１９日，中華人民共和国（以下「中国」という。）で開かれたショーに被告製品１を２台出展して，そのまま中国の企業２社に１台ずつ販売し，同年９月頃，協栄産業株式会社（以下「協栄産業」という。）に対し，被告製品２を１台販売した。（甲５，弁論の全趣旨）イ被告は，被告製品３及び５について，カタログを作成して宣伝をしたことがあるが，製造したことはない。（甲５５の１・２，弁論の全趣旨）ウ被告製品１，２及び４は，構成要件Ａ，Ｃ及びＤを充足する。
(6)調停の経緯等
ア原告は，昭和５９年頃から，被告に対し，機械類の製作等を委託していたが，その委託内容は，平成２年頃から，プリント基板加工装置であるＸ線基準穴明け機の設計及び製造が主体となった。
イ被告は，平成９年頃からＤＸ－３３０という機種のＸ線基準穴明け機を，平成１１年頃からＤＸ－４Ｈ２という機種のＸ線基準穴明け機を，それぞれ開発・製造し，それらを原告が販売した。
平成１７年には，ＤＸ－４Ｈ２の廉価版であるＤＸ－４Ｈ２Ｅの開発が開始され，原告は，平成１８年９月，ＤＸ－４Ｈ２Ｅの販売を開始した。ウ被告は，平成２１年８月６日，原告に対し機械製作請負代金の支払等を求める訴えを提起した。これに対し，原告は，被告に対し損害賠償金の支払を求める反訴及び設計図面等の引渡しを求める訴えを提起した。エ上記ウの各事件は調停手続（以下「本件調停手続」という。）に付され，平成２４年３月１３日，原告が被告に対し和解金６０００万円を支払うこと，調停成立の日から５年間，原告が被告に対し，対価を支払うことで図面の交付を請求できることなどを内容とする調停が成立した。同調停の調停条項（乙７）には次の記載がある（以下，同調停を「本件調停」，同調停条項を「本件調停条項」という。）。
「８原告と被告は，これまでの原告と被告との取引の過程で作成された図面に基づいて，互いに開発，製作，販売，メンテナンスを行うことができることを確認する（ただし，不正競争防止法が適用される場合については，この限りでない。）。」（乙６，７，３３）
３争点
(1)本件特許権侵害に基づく請求の可否
ア被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか否か
(ｱ)被告各製品の構成
(ｲ)構成要件Ｂ，Ｅの充足性
イ無効の抗弁の成否
(ｱ)公然実施による新規性喪失の有無
(ｲ)サポート要件違反，明確性要件違反，実施可能要件違反の有無ウ本件調停による原告の許諾ないし権利不行使合意の存否
エ権利濫用の抗弁の成否
オ損害発生の有無及びその額
(2)営業秘密の不正使用又は虚偽告知に基づく請求の可否
ア営業秘密該当性
イ被告による営業秘密の使用の有無及び虚偽告知の有無
ウ損害発生の有無及びその額
(3)文書返還義務の存否
第３争点に関する当事者の主張
１争点(1)ア（被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか否か）について
〔原告の主張〕
(1)被告各製品の構成について
被告各製品の構成は次のとおりである。
ａ撮像装置及び加工具が搭載された移動ユニットと，当該移動ユニット
を一次元方向にスライド移動させる駆動手段と，
プリント基板を吸着固定する移動テーブルと，当該移動テーブルを一次元方向にスライド移動させる駆動手段と，前記駆動手段により移動された前記移動ユニット及び移動テーブルの一次元位置を検出するロータ
リエンコーダを具備し，
前記移動ユニットに搭載された加工具をワーク上の所望位置へ移動させた後，該加工具を動作させて前記ワークの所望位置を加工するように
構成されたワークの加工装置において，
ｂ設定値の間隔にある１３個の基準位置マーク（左ユニット用１３個，右ユニット用１３個の計２６個）の構成されたサブプレートが一次元方向に沿って配置されている。
ｃ前記サブプレートに形成された基準位置マークを，前記移動ユニットに搭載された撮像装置で撮像して，基準位置マーク間の距離を前記ロータリエンコーダで測定して測定値を求める。
ｄ前記測定値に対する前記設定値の比率に基づいて，ロータリエンコーダで測定される前記加工具の位置を補正する。
ｅ上記ａないしｄの構成を有することを特徴とするプリント基板の加工装置である。
(2)構成要件Ｂ，Ｅの充足性について
本件発明の構成要件Ｂは，設定値の間隔にある少なくとも二つの基準位置マークが形成されたサブプレートを一次元的方向に沿って配置するものであるところ，被告各製品は，設定値の間隔にある１３個（左ユニット用１３個，右ユニット用１３個の計２６個）の基準位置マークが形成されたサブプレートが，一次元方向に沿って配置されている（構成ｂ）。よって，被告各製品は，本件発明の構成要件Ｂを充足する。
そして，被告は，被告各製品が構成要件Ａ，Ｃ，Ｄを充足することを認めているから，被告各製品は構成要件Ｅを充足する。
(3)被告の主張に対する反論
ア被告は，本件発明のサブプレートについて，膨張率が極めて小さい材質が使用されたサブプレートに限定される旨主張するが，本件明細書等の次の各記載からすると，そのような限定がされていないことは明らかであるから，被告の上記主張は失当である。
「【００４５】
また上記した実施形態では，サブプレート１４として，温度変化による膨張率の極めて小さい材質のものを使用する例について説明したが，サブプレート１４の材質として，プリント基板１０の材質と同一，或いは，同一の温度膨張率を有する材質を使用すれば，プリント基板１０自体の周囲温度による伸縮に起因して生じる誤差をも補正することが出来るようになり，よりガイド穴の穿孔位置精度を向上させることが可能となる。
【００４６】
即ち，周囲温度が変化すると，プリント基板１０自体もまた温度により伸縮するので，サブプレート１４をプリント基板１０と同一の材質，或いは同一の温度膨張率を有する材質で形成することにより，温度変化がもたらすプリント基板１０の伸縮を補正することができる。これにより，より高精度なガイド穴の穿孔が可能となる。」


イまた，本件発明は，少なくとも二つの基準位置マークが形成されたサブプレートであれば足り，それ以上の基準位置マークの有無は本件発明の構成要件該当性に係わりがない。
ウ被告は，本件発明の実施品であるＤＸ－４Ｈ２ではなく，ＤＸ－４Ｈ２Ｅを改良したものが被告製品１，２及び４であるから，被告製品１，２及び４は本件発明を充足しないかのような主張をしているが，ＤＸ－４Ｈ２Ｅは，ＤＸ－４Ｈ２においてリニアスケールであった位置検出の方法をロータリエンコーダに変更し，リニアスケールをやめる代わりにサブプレート上の基準位置マークの個数を増やしたものであって，その変更部分は本件発明の構成要件の充足性には影響しないから，ＤＸ－４Ｈ２Ｅも本件発明の構成要件を充足している。
〔被告の主張〕
(1)被告各製品の構成について
ア被告製品１，２及び４が，原告の主張する構成ａ，ｃ及びｄを有することは認める。被告製品３及び５は今後開発する予定のものであり，構成が確定していない。
なお，本件発明は原告の製品ＤＸ－４Ｈ２に使用されている技術であるが，被告製品１，２及び４は，ＤＸ－４Ｈ２ではなく，ＤＸ－４Ｈ２Ｅを改良して製作したものである。
イ被告製品１，２及び４において，サブプレートは，一次元方向ではなく，２次元方向に沿って配置されているから，構成ｂを有しておらず，そのため構成ｅも有しない。また，被告製品１，２及び４のサブプレートは，膨張率が少ないものに限定されるわけではなく，膨張率が判明している素材であれば，膨張率にかかわらず，どのような素材のものであってもよい点に特徴がある。
(2)構成要件Ｂ，Ｅの充足性について
ア本件発明の「サブプレート」について
（ｱ）本件明細書等には次の各記載がある。
「【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
・・・温度変化に起因して移動ユニット１０３ａ，１０３ｂに搭載されるドリル１０５ａ，１０５ｂ間の距離の精度が悪くなることがあり，ガイド穴の穴明け位置に位置ズレを引き起こすという問題が発生していた。」
「【００１５】
【課題を解決するための手段】
・・・前記サブプレートに形成された上記基準位置マークを，前記リニアスケール又はロータリエンコーダで測定し，この測定された距離に対する前記設定値の比率に基づいて，リニアスケール又はロータリエンコーダで測定される前記加工具による加工位置を補正することが特徴である。」
「【００１８】
前記サブプレートは，温度変化による膨張率が極めて小さい材質を使用して構成されることが好ましい。・・・」
（ｲ）上記(ｱ)の各記載からすると，本件発明は，膨張率が極めて小さいために温度変化による影響を極力受けない（マーク間の距離に変動を極力生じさせない）材質を使用して構成されたサブプレート上に形成された２点のマーク間の距離を指標として，加工具の位置ズレを防ぐものである。そのため，本件発明においては，サブプレートは，膨張率が極めて小さい材質でなければならない。
したがって，構成要件Ｂにおける「サブプレート」は，「膨張率が極めて小さい材質のサブプレート」と限定的に解釈すべきである。
イ構成要件Ｂ，Ｅの充足性について
上記アのとおり，構成要件Ｂの「サブプレート」は膨張率が極めて小さい材質のものに限定されるが，被告製品１，２及び４のサブプレートはＳＵＳ３０４というステンレス鋼を使用しており，この熱膨張率は被加工物の熱膨張率に比較して熱膨張を無視できるほどに極めて小さいものではない。
また，前記(1)イのとおり，被告製品１，２及び４では，サブプレートは，一次元方向ではなく，２次元方向に沿って配置されている。以上から，被告製品１，２及び４は構成要件Ｂを充足せず，したがって，構成要件Ｅも充足しない。
２争点(1)イ（無効の抗弁の成否）について
〔被告の主張〕
(1)公然実施による新規性喪失の有無について
ア本件特許にかかる技術は，本件特許出願の１年程前から，原告の委託を受けて被告が開発・製造した製品において使用され，８社に対して販売されていた。それに加え，販売した製品に添付された取扱説明書には，本件発明の根幹部分であるサブプレートとその補正方法の具体的記述が存在する。そうすると，販売された製品（機械）を媒介として，本件発明が不特定人に知られうる状態におかれていたのみならず，本件発明の技術が記載された取扱説明書も不特定人が閲覧できる状態にあった。よって，本件発明は，出願前に公然実施されていた発明であって特許法２９条１項２号に該当するものであり，無効事由がある。イ原告は，本件特許出願（平成１２年４月   7日）前に販売していたＤＸ－４Ｈ２（旧製品）は本件発明の実施品ではないから公然実施に当たらないと主張するが，仮に，原告が主張するように，ＤＸ－４Ｈ２（旧製品）では，各移動ユニットが一つの基準位置マークしか測定していなかったとしても，二つの移動ユニットが協働して本件特許の技術を実現していたのであるから，上記旧製品は，少なくとも本件特許の請求項２及び３の実施品に該当する。そして，二つの移動ユニットが協働する請求項２又は３の発明において，移動ユニットを一つに変更すると本件発明になるから，当業者は，ＤＸ－４Ｈ２（旧製品）から本件発明を容易に想到できた。また，ＤＸ－４Ｈ２（旧製品）において，１本のリニアスケールの左の原点から左の基準位置マーク，右の原点から右の基準位置マークという形で，１本のリニアスケール上の左右の原点から基準位置マークの距離を計測していたのであれば，リニアスケール自体の長さは固定値であるので，各原点からの各基準位置マークの距離を測定すれば当然に左右の基準位置マークの距離を算定することができるから，これは，直接に左右の基準位置マークの距離を実測することと同じである。そうすると，ＤＸ－４Ｈ２（旧製品）は本件発明を実施しているというべきであり，仮にそうでないとしても，当業者は上記技術から本件発明を容易に想到できた。そうすると，ＤＸ－４Ｈ２（旧製品）が製造販売されていたという事実からして，本件発明は新規性及び進歩性を欠き，無効事由があるというべきである。
(2)サポート要件違反，明確性要件違反，実施可能要件違反の有無ア本件発明の目的は，「周囲温度の変化に関わらず，常に，高精度にプリント基板を加工することができるプリント基板の加工装置を提供すること」（本件明細書等の段落【００１４】）である。


そして，本件明細書等には，本件発明の上記目的を実現するための実施例として，温度変化による伸縮が極めて小さい（もしくは熱膨張を実質的に無視できる）材質からなるサブプレート１４に形成された二つの基準位置マーク１５ａ，１５ｂ間の距離と，この距離をリニアスケール９により検出した値（測定値）との差から誤差データを取得し，この誤差データに基づいてドリル５ａ，５ｂの穿孔位置を補正することが開示されている（段落【００２９】及び【００３２】）。すなわち，基準位置マーク１５ａ，１５ｂの距離Ｌ１は，温度変化の影響を受けていない極めて信頼できる基準値を提供するものである。
一方，サブプレート１４の基準位置マーク１５ａ，１５ｂの距離Ｌ１をリニアスケール９により実測した値（測定値）Ｌ２は，移動ユニット３ａ，３ｂを構成する各種部品の，温度変化による伸縮や，カメラの見え方に起因して発生した誤差ΔＬを含んだ値（Ｌ２＝Ｌ１＋ΔＬ）であり，この誤差ΔＬは，距離Ｌ２に比例すると考えられる。
以上から，本件発明の目的を達成するためには，移動ユニット３ａ，３ｂを構成する各種部品の，温度変化による伸縮や，カメラの見え方に起因して発生する誤差ΔＬを検出できること，及びこの誤差ΔＬに基づいてプリント基板１０のガイド穴マーク間の距離Ｍを上記誤差ΔＬに対応して補正できることが必須となる。換言すれば，移動ユニット３ａ，３ｂを構成する各種部品の温度変化による伸縮や，カメラの見え方に起因して発生する誤差（ΔＬ＝Ｌ２－Ｌ１）を検出するための構成，つまり温度変化の影響を受けない，極めて信頼できる値（基準値）Ｌ１を提供するためのサブプレートが必須である。
ところが，本件明細書等の請求項１には，サブプレートについて，「設定値の間隔にある少なくとも２つの基準位置マークが形成されたサブプレート」と記載されており，温度変化により伸縮する材料で構成されたサブプレートが排除されておらず，本件発明は，温度変化の影響を受けない，極めて信頼できる基準値Ｌ１を提供できない構成を含んでいるから，本件発明の目的を達成できない。
イまた，本件明細書等の段落【００４５】及び【００４６】には，上記とは異なり，「プリント基板１０の材質と同一，或いは，同一の温度膨張率を有する材質」をサブプレートに使用する実施例が記載されている。しかし，本件発明のサブプレートの構成は「設定値の間隔にある少なくとも２つの基準位置マークが形成されたサブプレート」であって，サブプレートの材質が，プリント基板と同一の温度膨張率を有する材質であるとの限定はされていない。そして，プリント基板と同一の温度膨張率を有する材質でサブプレートを構成した場合に，いかなる方法でガイド穴の穴明け位置が温度変化によるドリル１０５ａ，１０５ｂ間の距離の精度を補正して高精度な位置決めでプリント基板を加工できるのか，またプリント基板１０自体の周囲温度による伸縮に起因して生じる誤差をも補正することができるのかが開示されておらず，本件発明の目的を達成するための構成が当業者が容易に実施できる程度に開示されていない。したがって，本件発明は，この実施例で支持された発明ともいえないのであって，その目的を達成できない。
ウ以上のとおり，本件明細書等の「設定値の間隔にある少なくとも２つの基準位置マークが形成されたサブプレート」なる記載は，発明の詳細な説明の実施例により支持されたサブプレートの材質ではないから，本件明細書等は，特許法第３６条６項１号及び２号に違反するものである。エまた，本件明細書等には，「設定値の間隔にある少なくとも２つの基準位置マークが形成されたサブプレート」を用いることにより本件発明の目的である「周囲温度の変化に関わらず，常に，高精度にプリント基板を加工すること」を可能にするための実施例が，当業者が容易に実施できる程度に記載されていないから，本件明細書等の記載は，特許法３６条４項に違反する。
〔原告の主張〕
(1)公然実施による新規性喪失の有無について
ア本件発明の不実施
原告は，本件特許出願（平成１２年４月7日）前の平成１１年６月９日から，ＤＸ－４Ｈ２（旧製品）を販売していたが，同製品は，本件発明の構成を備えていなかったから，公然実施の事実はない。すなわち，ＤＸ－４Ｈ２（旧製品）では，基準位置マークは各移動ユニットにつき１個であり，その使用目的は，各移動ユニットを決められた位置にあるサブプレートの基準位置マークの穴位置に移動し，サブプレートの穴を計測して，あらかじめ登録した基準値と今回計測した数値を比較し，そのズレ量を演算してピッチ補正（移動ユニットの基準位置のずれ補正）を行うのもので，本件発明におけるサブプレートとは目的と構成を異にするものであった。つまり，ＤＸ－４Ｈ２（旧製品）における補正は，移動ユニットの移動距離に対する比率によるピッチ補正ではなく，基準位置をオフセットするピンポイントでのピッチ補正であり，移動距離に対応していないため，サブプレートの基準位置マーク間のピッチは合うが，実際の加工範囲においてもオフセットする固定値のみの補正になり，移動距離に対する比率での補正ができないものであった。したがって，ＤＸ－４Ｈ２（旧製品）は，構成要件Ｂ，Ｃ及びＤを充足しない。そして，原告は，本件特許出願後の平成１７年６月２９日から，本件発明の構成を備えたＤＸ－４Ｈ２（新製品）を販売開始し，同年１０月２５日からＤＸ－４Ｈ２（新製品）の廉価版であり，本件発明の構成を備えるＤＸ－４Ｈ２Ｅが製造された。その後，平成２０年９月２６日に原告・被告間で紛争が発生した頃から，ＤＸ－４Ｈ２Ｅについて，原告はＤＸ－５２４，被告はＭＸＤ－２１（被告製品１）と型名のみを変えて製造を行ってきた。そして，被告製品２ないし５は被告製品１をベースとしたものである。
イ公然ではないこと
仮に本件特許出願前に原告が販売していた製品が本件発明の実施品であったとしても，次のとおり十分秘密性が保たれていたから，公然実施には当たらない。


(ｱ)原告は，被告のいう８社と秘密保持の合意をしていた。原告は，本件発明を含め機械装置の構造及び詳細機能に係る情報が，原告の競合他社に漏洩することを警戒していたから，顧客に対し，営業時，設置時，設置後において，これらの情報を「秘密」として取り扱うよう要請し，顧客はこれに応じた。特に，本件発明は，穴明け位置精度を飛躍的に改善するものであるため，一層「秘密」として取り扱うよう要請した。そして，原告の顧客も，原告に対し，原告の機械を設置したことを当該顧客の競合他社に漏洩することを禁じ，原告はこれに応じていた。このように，原告と原告の顧客との間で秘密保持の合意がされていた。(ｲ)Ｘ線基準穴明け機における本件発明の実施部分は，装置内部の機構及び制御ソフトとして組み込まれている部分であるので，外観からその技術内容を認識することはできない。本件発明の技術内容を把握するには，Ｘ線で撮像し基準の穴を見なければならないが，基準の穴にはゴミの混入を防ぐためにカバーがされているから，外部から確認することはできないし，サブプレートは機械内部で演算され，動作するため，第三者は勿論，作業者であってもその技術内容について認識することはできない。また，Ｘ線基準穴明け機はＸ線装置を装備しているので，機械内は放射線管理区域であり，みだりに分解等をすると作業者は被爆するおそれがあること，本件発明の実施部分の分解作業は機械の精度に甚大な障害を与えるおそれがあることなどから，分解作業は，原告又は原告監督下での第三者しかできないことなどを顧客に伝え，顧客も了解していたので，顧客自身も本件発明の内容を知ることはできなかった。(ｳ)原告が指摘する取扱説明書には，基本的なタッチパネル画面の操作方法の説明が記載されているにすぎず，具体的な補正方法は記載されていないから，上記取扱説明書を閲覧しても本件発明の内容を知ることはできない。
(2)サポート要件違反，明確性要件違反，実施可能要件違反の有無被告の主張は争う。周囲温度の変化等に起因してワークの加工位置にズレが生じた場合にこれを補正するためには，周囲温度の変化等の影響を除去した基準のスケールを使用することが必要であるが，本件発明は，この基準のスケールをサブプレートに形成された二つの基準位置マークとして設定したものである。そして，基準のスケールは，周囲温度の変化等が発生した場合にも，常にその値が確認できるものであることが必要条件である。被告のいう「①膨張率が極めて小さい材質のサブプレートと②膨張率がワークと略同一の温度膨張係数を有する材質のサブプレート」は，上記基準のスケールの必要条件を容易に満たすものであるが，これに限定する必要はなく，サブプレートの熱膨張係数が分かっている場合には温度補正の計算を行うことにより，その値が確認できるので基準のスケールとして使用できることは，当業者であれば容易に理解できる。
したがって，温度変化により伸縮する材料で構成されたサブプレートでは本件発明の目的を達成できないことを前提とする被告の主張は失当である。３争点(1)ウ（本件調停による原告の許諾ないし権利不行使合意の存否）について
〔被告の主張〕
(1)原告と被告との間において，「原告と被告は，これまでの原告と被告との取引の過程で作成された図面に基づいて，互いに開発，製作，販売，メンテナンスを行うことができることを確認する」旨の条項（８項）を含む本件調停条項により調停が成立している。
本件調停条項８項は，原告及び被告が電子機器メーカーとして互いに切磋琢磨し，自由競争を行えるようにするためのものである。原告は，原告と被告との間で紛争が生じる遙か前に本件特許出願をしており，本件調停に係る訴え提起時には，本件特許の登録を受けていたというのであるから，上記８項の趣旨を十分に認識した上で，本件特許を有していることを前提として本件調停に合意したのである。
(2)そして，本件調停条項８項によれば，被告は，それまでに作成した図面に基づき，製品の開発，製造，販売等を行うことができる。本件特許は，原告から依頼を受けて被告が開発した技術であり，同技術を使用して，原告製品であるＤＸ－４Ｈ２及びその後継機種であるＤＸ－４Ｈ２Ｅの図面が作成されている。とすれば，原告が本件特許権を有しているか否かにかかわらず，また，開発発注書（甲９）に「開発研究にかかる成果は，その全てを原告が所有する」旨の文言があるか否かにかかわらず，本件調停条項８項に基づき，被告が，これまでの原告と被告との間の取引の経過で作成されたこれらの図面を用いて，新製品を開発することは，当然に認められるものである。
〔原告の主張〕
(1)本件調停条項８項は，被告が本件発明を実施する根拠とはなり得ない。本件調停において，原告は，被告が図面に基づき機械を製造することを認めたにすぎず，工業所有権の使用まで認めたものではない。(2)本件調停条項８項は，両者が電子機器メーカーとして互いに切磋琢磨し，自由競争を行えるようにするために考えられた条項である。もっとも，自由競争といっても，一定のルールのもとに行うべきであることは当然であり，被告が本件発明を使用するためには，原告との間で実施許諾契約を締結する必要があると原告は考えていた。
このことは，本件調停条項の７項に，原告が，被告に対し，図面一式の交付を受ける場合には３５万円もの費用を支払う旨規定されていることに照らしても，被告が，無償で本件発明を使用することができるとするのは，あまりに不公平であることからも明らかである。
本件発明は，本件調停条項のいう「図面」とは性格が異なる技術であり，本件特許権は，図面の使用とは異なる権利である。もとより原告は，本件発明は本件調停とは係わりがないものと理解していた。
原告が，本件調停に合意したのは，本件発明の存在とは係わりのない事情によるものである。そして，本件発明にかかる図面は，何十種類もの原告，被告間で取引をしていた機種のうちのわずか二機種にすぎないうえに，原告が後継機種であるＤＸ－４Ｈ２Ｅを標準機としてラインナップした後は，ＤＸ－４Ｈ２は製造しなくなっており，実質は一機種であった。(3)原告は，原告と被告との間の紛争が生じる遥か前に本件特許を出願しており，本件調停の前身である訴え提起時には，本件特許の登録を受けていた。本件発明は公表されており，原告がこれを秘密にしていたものではない。原告は，本件特許を出願したことについて，被告の元取締役の乙ⅰ部長に伝えていたし，被告の工場入り口に掲示されていたＤＸ－４Ｈ２ＥのカタログにはＰＡＴ．Ｐと記載されている。
(4)なお，被告は，本件発明は，原告から依頼を受けて，被告が開発した技術であると主張しているが，本件発明は原告が発明したものであり，原告は被告に機械の設計を依頼したにすぎない。


４争点(1)エ（権利濫用の抗弁の成否）について
〔被告の主張〕
本件特許は，原告の依頼を受けて被告が開発を行った技術について，すでに同技術を使用した製品を製造，販売しているにもかかわらず，原告が被告に無断で出願したものである。そして，その後，原告と被告との間で訴訟が係属している間も原告はその存在を秘匿し，本件調停において本件発明内容を含む図面の使用を認める合意をしたことからも分かるように，被告が本件特許権を使用することを当然の前提として本件調停が成立した。このような経緯に照らすと，原告が，被告に対し，本件特許権に係る請求をすることは，本件調停を反故にしようとするものであって，権利の濫用に当たり許されない。
〔原告の主張〕
争う。本件特許は原告の前代表取締役である甲ⅰ（以下「甲ⅰ前代表」という。）が発明したものであって，被告が開発したものではない。また，原告は，本件調停において図面の使用を認めたにすぎず，特許権の使用を認めたものではない。さらに，原告は，本件特許出願の事実を，被告の乙ⅰ部長に伝えていたし，被告の工場入口の壁にはＰＡＴ．Ｐと記載された原告のＤＸ－４Ｈ２Ｅのカタログが掲示されていた。
５争点(1)オ（損害発生の有無及びその額－本件特許権侵害に基づく請求に関し）
について
〔原告の主張〕
(1)被告各製品の販売による原告の損害
ア被告の売上高
被告による被告各製品の販売台数は４台であり，被告が被告各製品を販売したことにより得た売上金額は，合計９８００万円を下らない。被告は，被告製品１を中国企業２社に２０００万円で１台ずつ，被告製品２（ＭＸＤ－４１ＵＬ）１台をイビデンに３８００万円で，被告製品２（ＭＸＤ－４１）１台を協栄産業に２０００万円で売却した。
イ製造原価
６５００万円を上回らない。
ウその余の費用の控除
被告は，新たな投資や人件費の増加を要することなく被告各製品を製造販売できたから，金型費用や販売費及び一般管理費を利益から控除するのは相当ではない。
エ被告が得た利益は３３００万円である。
（９８００万円－６５００万円＝３３００万円）
そして，被告が被告各製品の販売により得た利益額３３００万円は，特許法１０２条２項により原告の損害額と推定される。
(2)弁護士費用
本件訴訟追行に当たって相当な弁護士費用は，上記損害賠償請求額３３００万円の１０％である３３０万円である。
(3)したがって，損害の合計額は３６３０万円となる。
〔被告の主張〕
(1)被告各製品の販売による原告の損害について
ア販売価格
中国企業２社に対する販売価格は各１３００万円，協栄産業に対する販売価格は１８００万円であった。
イ製造原価
おおむね認める。
ウその余の費用の控除
否認ないし争う。被告は，被告製品１，２及び４の開発及び製造のために，測長器の購入費用として１３００万円，工場の設備費用として３００万円以上，全ての機材の校正費用として１００万円以上，キャドの新規購入費用として１３０万円を支出し，さらに開発者を新たに雇用している。このように，被告は，被告製品１，２及び４を新規開発するために，少なく見積もっても２０００万円を優に超える額を支出した。(2)弁護士費用については争う。
６争点(2)ア（営業秘密該当性）について
〔原告の主張〕
(1)原告は，原告と被告との間の請負契約に基づき被告が顧客に対し完成品を直送する必要があったことから，被告に対し，別紙原告顧客情報(1)及び同(2)（以下「原告顧客情報」という。）を開示した。
(2)原告顧客情報は，次のとおり，営業秘密に該当する。
ア秘密管理性
原告顧客情報の内容は，顧客に，どのような機械が納入されたかという情報を含むものであり，性質上，秘密情報であることが明らかである。そして，原告は，原告顧客情報が競合他社に漏れることを防ぐために秘密として管理しており，被告に交付した指示書，注文書，注文請書などの控えをそのままひとまとめにして，保管管理者の施錠してある机の引出に慎重に保管している。
また，原告顧客情報が秘密情報であることは被告も認識していたが，原告は，念のため，部外秘であること及び取扱に注意を要することを被告の乙ⅰ部長に口頭で伝えた。
イ有用性
原告顧客情報には，各会社の担当者名，部署名，連絡先まで含まれているところ，具体的な担当者名および連絡先を知らずに営業活動をしても顧客に門前払いされることから，営業活動上，担当者名等の情報は有用である。
ウ非公知
原告顧客情報は非公知である。
〔被告の主張〕
(1)別紙原告顧客情報(1)が記載されていると原告が主張する別紙１ないし１９の指示書又は注文書（以下「本件指示書等」という。）が，原告から被告に開示され，被告が保有していたことは認めるが，被告は，原告からデータベース化された情報の開示を受けたことはないし，被告が，原告から開示を受けた情報をデータベース化したこともない。
(2)原告顧客情報が営業秘密に該当するという原告の主張は，次のとおり否認ないし争う。
ア秘密管理性について


原告は，顧客から注文を受けると，当該顧客の要望に合わせて機械の仕様変更を行って製造するために必要な指示内容を本件指示書等に記載し，被告に送付した。本件指示書等には，多岐にわたる指示内容が記載されており，被告の技術開発にかかわる従業員や発注業務を行う従業員など，多くの者が閲覧することが想定されるものである。加えて，原告と被告との間で，ファクシミリで本件指示書等のやり取りがされていたが，当時の被告の機器部門は社屋２階の大部屋に所在しており，流体機器ブロック及びその資材部門，製造部，産業機械部という，設計，資材，製造等にかかわる従業員が同一フロアーで業務に従事しており，少なくとも２０余名が一つのファクシミリを共同で使用し，また１階の製造現場では１０余名の従業員が作業をしていたが，部品材料の入荷確認のため，日常的に，２階に設置されたファクシミリを見に来ていた。そのため，ファクシミリの書類受けに印字されて置かれていた本件指示書等は，当該文書にかかる業務に無関係な被告の従業員までもが自由にその内容を見ることが可能であった。原告も上記事情を理解していたにもかかわらず，被告が受信した本件指示書等には「部外秘」「営業秘密」等の記載をしていなかった。このような状態では，本件指示書等にアクセスした者は，営業秘密が記載されているものと認識することはできない。
したがって，原告顧客情報が記載された本件指示書等は，秘密管理されていなかった。
イ有用性について
争う。
ウ非公知性について
争う。本件指示書等に記載された顧客に係る情報は，市販されている「プリント回路メーカー総覧」（乙９）に掲載されている。また，穴明け機を必要とするメーカーについては，インターネットで「矢野経済研究所」のホームページから一覧を申込むことで，有償で情報を取得することもできる。さらに，被告は，秘密保持義務を負うことなく原告から本件指示書等の送信を受けている。なお，原告と被告との間で秘密保持契約（甲５４）が締結されていたが，これは技術的な事項を念頭においたもので，顧客情報を対象としたものではない。
よって，原告顧客情報は非公知ではない。
７争点(2)イ（被告による営業秘密の使用の有無及び虚偽告知の有無）について
〔原告の主張〕
(1)営業秘密の保有者からその営業秘密を示された場合において，不正の競業その他不正の利益を得る目的で，その営業秘密を使用する行為は，不正競争行為である（不競法２条１項７号）。
被告は，原告顧客情報にある取引先に，被告各製品の販売を目的として，被告各製品のパンフレットを送付し，又は電話，ファクシミリ送信などを利用して，被告各製品の説明をし，もって購入を勧誘し，また，原告が納入したプリント基板の加工装置のメンテナンスの勧誘をするなどして，原告顧客情報を使用した。
(2)被告は，平成２２年２月頃から，原告の取引先を含む業者に対し，「原告は商社にすぎないから，別紙被告製品目録記載のプリント基板の加工装置は，原告の開発した製品ではない。原告は代理店にすぎない。もともと被告の開発製品だ。」との虚偽の事実を告げ，又は流布し，被告各製品の販売行為やメンテナンスの勧誘行為を行っている。
この虚偽の事実の告知行為は，原告顧客情報の使用行為に前後して行われた。
(3)被告による具体的な営業秘密の使用行為及び虚偽の事実の告知流布行為は次のとおりである。
①株式会社ヤマモトエレクトロニクス（以下「ヤマモトエレクトロニクス」という。）
被告は，ヤマモトエレクトロニクスの技術課長である丙ⅰ氏に対し，挨拶状（甲７の１）及び被告の取扱い製品のパンフレット（甲７の２ないし４）を直接送付した。このことは平成２２年２月８日に判明し，丙ⅰ氏は，同日，原告の担当者に上記挨拶状及びパンフレットを交付した。挨拶状（甲７の１）の内容をみると，「平素は格別のお引き立てを賜わり，厚く御礼申し上げます。」との記載や，前提を述べずにいきなり「この度，株式会社モリカワは，･･･取り扱うこととなりました。」という記載があることから，初めて連絡する相手に対するものではなく，従前，何らかのつながりを有していたことを前提としたものとなっている。そうすると，上記挨拶状及びパンフレットは，被告が原告の下請けとしての立場において顧客と関係があったことを踏まえ，今後，独自に新機種の新規受注やメンテナンス等を取り扱うことになったことを知らせるものであることは明らかである。
さらに，上記挨拶状の内容から，被告は，同趣旨の挨拶状を，従前，原告の下請け会社として関係していた取引先に対し，広範囲に送付したことがうかがわれる。
②沖プリンテッドサーキット株式会社（以下「沖プリンテッド」という。）被告は，沖プリンテッドの技術開発チームの丙ⅱ氏に対し，挨拶状及び被告の取扱い製品のパンフレット（甲７の１ないし４と同様のもの）を直接送付した。このことについて，丙ⅱ氏が，平成２２年２月９日，原告の担当者に対し，「どういうことですか。」と尋ねた（甲６の２の②。「Ｂ００２０９Ｈ」との記載があるが，「Ｂ」は２０１の意味であり，「Ｂ００２０９」は２０１０年２月９日，「Ｈ」は原告の担当者の頭文字（Ｈ＝甲ⅱ）を意味する。甲６の２について以下同様。）。
③エルナー株式会社（以下「エルナー」という。）浅井工場被告は，エルナー浅井工場のプリント回路事業部製造グループ整備係である丁ⅵ氏に対し，挨拶状及び被告の取扱い製品のパンフレット（甲７の１ないし４と同様のもの）を直接送付した。原告は，平成２２年２月８日，丁ⅵ氏から当該事実を口頭で確認した（甲６の２の③）。④イビデン樹脂株式会社（以下「イビデン樹脂」という。）被告は，イビデン樹脂の丙ⅲ部長に対し，挨拶状及び被告の取扱い製品のパンフレット（甲７の１ないし４と同様のもの）を直接送付した。原告は，平成２２年２月１２日，丙ⅲ部長から当該事実を口頭で確認した。⑤パナソニック電工郡山株式会社（以下「パナソニック」という。）被告は，パナソニックの技術課の丙ⅳ氏に対し，挨拶状及び被告の取扱い製品のパンフレット（甲７の１ないし４と同様のもの）を直接送付した。原告は，平成２２年２月１８日，丙ⅳ氏から当該事実を口頭で確認した（甲６の２の⑤）。
⑥株式会社メイコー本社（以下「メイコー」という。）被告の乙ⅱ（以下「乙ⅱ」という。）及び乙ⅲ並びに株式会社モリカワ（以下「モリカワ」という。）の乙ⅳ（以下「乙ⅳ」という。）らが，平成２２年８月２０日，メイコーの設備技術部事業の丙ⅵ氏を訪ね，被告の取扱い製品の説明を行った。原告は，その後まもなく，丙ⅵ氏から当該事実を口頭で確認した。
⑦イビデン


被告は，イビデンの開発技術グループの丙ⅶ氏に対し，機械は被告の製品で，直接修理することも何の問題もないと説明した。原告は，平成２２年９月２６日，丙ⅶ氏から当該事実を口頭で確認した（甲６の２の⑦）。
⑧イビデン
原告が，平成２２年９月２９日に，イビデンの技術統括部生産技術グループの丙ⅷ氏を訪問し，修理の状況の確認を行っている最中，被告担当者と遭遇したことから，問いただしたところ，修理を行っている途中であると返答があった（甲６の２の⑧）。
⑨株式会社山本製作所（以下「山本製作所」という。）被告は，山本製作所の現場宛に原告製品の修理等について問合せをした。原告は，平成２２年１２月２日，山本製作所の技術課の丙ⅸ課長から当該事実を口頭で確認した（甲６の２の⑨）。
⑩パナソニック
被告は，パナソニックの技術課の丙ⅳ氏に新年の挨拶状を送付した。原告は，このことを平成２３年１月１４日に知った（甲６の２の⑩）。
⑪協栄産業
被告は，協栄産業の技術課の丙ⅹ氏に新年の挨拶状を送付した。原告は，このことを平成２３年１月１４日に知った。丙ⅹ氏は，挨拶状と封筒は破棄したが（甲８の４の右下メモ），その内容は，大日本印刷株式会社（以下「大日本印刷」という。）に送付された挨拶状（甲８の２）と同じ内容であったと述べた。
⑫大日本印刷
被告は，大日本印刷の技術の丁ⅰ氏に新年の挨拶状を送付した。原告は，このことを平成２３年１月１７日に知り，丁ⅰ氏から上記送付物（甲８の１ないし３）を入手した。
上記挨拶状をみると，「あけましておめでとうございます」の次にすぐ，「昨年より，森川ブランドとして，Ｘ線基準穴明機『ＭＸＤシリーズ』の生産・販売を開始致しました。」という文章があることから，被告が原告の下請けであったことをふまえて送付したものであることが明らかである。
⑬イビデン樹脂
イビデン樹脂の本社の丙ⅲ部長が，平成２２年１０月２９日，原告に対し，被告にカメラ交換修理を発注した旨及び被告とイビデン樹脂との間で修理に係る契約を締結した旨伝えた。原告は，平成２３年４月５日，丙ⅲ部長から上記事実を口頭で確認した（甲６の２の⑬）。⑭日本エレクトロニクス株式会社（以下「日本エレクトロニクス」という。）原告が，平成２３年５月１８日，日本エレクトロニクスの丁ⅱ氏に電話をしたところ，原告が見積りを提出していた震災の復旧工事について，被告が受注して工事を行ったことが分かった。
また，原告が，平成２５年２月２６日，営業で日本エレクトロニクスを訪問した際，上記の件について確認をしたところ，被告が日本エレクトロニクスを挨拶訪問し，「原告と縁は切れているが製造元は被告である」旨説明し，復旧工事を行ったことが発覚した（甲６の２の⑭）。⑮皆見電子工業株式会社（以下「皆見電子」という。）原告は，皆見電子に対して移設の見積りを提出していたが，皆見電子は，三晃技研工業株式会社（以下「三晃技研」という。）という商社を通じて被告に発注した。原告は，このことを平成２３年５月２０日に知った。原告が，平成２４年７月１２日，皆見電子の丁ⅲ社長及び製造部の丁ⅳ課長と面談し，被告へ発注した経緯を確認したところ，「原告は商社であり，装置製造元は被告であるとの説明を受けた。また原告と被告の関係が解消しているのは知らなかったため，装置メーカーが被告であり，原告は販売元の一つであると思った。そのため，三晃技研の取引ルートも正式なルートであると思い，見積りを原告から取っていたが，三晃技研から相見積りを取ったところ，三晃技研のほうが安かったため，三晃技研経由で被告に発注した。」との説明を受けた（甲６の２の⑮）。
⑯イビデン
被告が，平成２２年９月頃，イビデンに対し，機械は被告製品である旨説明したことから，イビデンは，被告に対し，自動投入機付のＭＸＤ－４１（被告製品２）を発注した。原告は，平成２３年５月２５日，イビデンの丁ⅴ氏から当該事実を口頭で確認した（甲６の２の⑯）。
⑰エルナー
エルナーが，原告製品の改造について，原告と被告の双方から見積りをとり，被告に発注した。原告は，平成２３年７月２５日，エルナーの丁ⅵ氏から上記事実を口頭で確認した（甲６の２の⑰）。
⑱矢橋大理石株式会社（以下「矢橋大理石」という。）被告が，矢橋大理石を挨拶訪問し，「イビデンの原告製品のメンテナンスを被告が現在行っている。また，原告より安く，即対応できる。原告は商社的なもので，被告がもともと製造元であり，メーカーとして対応できる。」と伝え，さらに原告との関係が破綻した件については，原告が酷い会社で，今後，公的機関での闘争も充分に勝つ分があるなどと説明した。原告は，平成２３年７月１３日，矢橋大理石の丁ⅶ氏から上記事実を口頭で確認した（甲６の２の⑱）。
⑲伊原電子工業株式会社（以下「伊原電子」という。）被告が，三晃技研とともに，伊原電子を挨拶のため訪問し，「原告は商社で被告はメーカーでメンテを含めて安心できる。」などと説明した。原告は，平成２３年７月１３日，伊原電子の丁ⅷ氏から上記事実を口頭で確認した。
原告が，平成２５年１１月５日，伊原電子を訪問して上記内容を書面にすることを依頼したところ，伊原電子から，「当社の主要取引先である商社に不利なうえに当社に有益なことが無いため文書として提出することは不可となりました。」という内容の電子メールが原告に届いた。この商社とは三晃技研のことであり，この内容からも，被告が不当なことを行っていると伊原電子も判断したと思われる（甲６の２の⑲）。
⑳山本製作所
被告は，平成２３年８月，山本製作所の生産技術の丙ⅸ氏を訪問し，Ｘ線穴明け機の売込みを行った上，現行機のメンテナンスも可能であり，また，原告の特許には抵触しない旨述べ，価格や部材納期についても協力可能であると説明した。原告は，平成２３年９月２１日，丙ⅸ氏から上記事実を口頭で確認した（甲６の２の⑳）。


㉑日本セミトロン株式会社（以下「日本セミトロン」という。）被告は，原告のものとほとんど同じ仕様書（甲２１）を日本セミトロンに渡し，日本セミトロンは被告に見積りを依頼した。原告は，平成２３年１０月５日，日本セミトロンの丁ⅸ氏から上記事実を口頭で確認した。
㉒パナソニック
原告が，刻印機の見積りをパナソニックに提出していたが，パナソニックは，被告に発注した。これは，被告が原告顧客情報を使用してパナソニックの担当者と接触した結果である。また，パナソニックは，平成２３年１月頃から２，３件の修理を被告に発注していた。原告は，同年１２月１４日，パナソニックの丙ⅳ氏から上記発注の事実を確認した。被告は，前記⑤のように，再三に渡り，パナソニックに対し，原告製品の修理及び新規製品に係る営業を繰り返していた。被告が，原告と被告の関係が解消していることを説明しなかったため，パナソニックは何の問題もないと思い被告に発注したと言っていた（甲６の２の㉒）。
㉓山本製作所
被告は，山本製作所の生産技術の丙ⅸ氏に対し，ＪＰＣＡＳｈｏｗ２０１２出展の案内（甲１８の１・２）を送付した。原告は，平成２４年５月２３日，丙ⅸ氏から上記事実を口頭で確認した（甲１８の１の右下欄メモ）。
㉔田中貴金属工業株式会社（以下「田中貴金属」という。）被告は，田中貴金属の製造の丁ⅹ氏に，「原告とは縁が切れている。ＤＸ－４Ｈ２の製造元は被告で，新規製作，現行機の修理・部品供給が可能である。是非，お引合い頂きたい」との内容で，被告製品１及び２の販売促進並びに原告製品の修理・オーバーホールの案内をした。原告は，平成２４年７月９日，田中貴金属の戊ⅰ氏から上記事実を口頭で確認した（甲６の２の㉔）。
㉕大日本印刷
被告は，大日本印刷の技術の丁ⅰ氏に対し，突然電話をかけ，原告製品について修理，点検の案内を行った。また，被告製品１及び２の案内も行った。原告は，平成２４年８月３日，丁ⅰ氏から上記事実を口頭で確認した（甲６の２の㉕）。
㉖パナソニック
被告は，パナソニックの製造の丙ⅳ氏を挨拶訪問した。原告は，平成２５年１月２５日，丙ⅳ氏から上記事実を口頭で確認した（甲６の２の㉖）。㉗日本シイエムケイマルチ株式会社（以下「日本シイエムケイ」という。）原告が，平成２５年２月１８日，日本シイエムケイにおいて修理作業をしていたところ，被告が原告の作業に割って入った。原告は，被告に対し，電話で直接抗議したが，被告はこれを無視し，最後まで原告の作業を妨害した（甲２６）。
㉘松和産業株式会社（以下「松和産業」という。）原告が，平成２３年５月２８日，松和産業に納入した機械を借用するために松和産業を訪問したところ，被告が同年３月２９日に定期点検を実施したことが発覚した。
原告が，同年６月３日，松和産業の戊ⅱ専務及び戊ⅲ氏にその経緯を確認したところ，「原告と被告が業務提携を解消したことは伝えられていたが，もともと被告と原告は関係会社と認識しており，関係自体を解消したことを知らされていなかったため，被告において原告の機械の定期点検ができると言われ，三晃技研経由での被告によるメンテナンスは正規ルートであると思い，平成２３年３月２９日に定期点検を実施した。但し，定期点検表などは期待していた物が出なかったため，原告で実施していた定期点検表を参考例として被告に渡し，同等のものを要求した。」と説明を受けた（甲６の２の㉘）。
㉙協栄産業
協栄産業では，平成２４年７月頃から原告製品を入れ替える旨の話があり，原告は，その所有するデモ機を用いて加工テストを完了し，協栄産業から，上記デモ機に問題がない旨の連絡を受けていた。しかし，原告が協栄産業に見積りを提出した後の同年１２月頃，突然，被告が，協栄産業に対し，電話をかけて原告製品の修理及び被告製品１，２の売り込みをしたことを受け，協栄産業が，上記被告製品と原告の製品は，機械の性能が同等と考えて相見積りをとったところ，上記被告製品の方が低価格であった。そして，協栄産業の担当者の戊ⅳ氏は，平成２５年６月１１日，原告に対し，被告製品２（ＭＸＤ－４１）を発注したと伝えた（甲６の２の㉙）。
〔被告の主張〕
(1)すべて否認する。被告は，原告から交付された本件指示書等記載の情報を使用して，取引先に勧誘するなどの行為をしたことはない。また，虚偽の事実を告知・流布したことはない。
(2)原告が主張する具体的な営業秘密の使用行為及び虚偽の事実の告知流布行為に関する認否及び被告の主張は次のとおりである。
①ヤマモトエレクトロニクスについて
否認する。挨拶状やパンフレットを送付したのはモリカワであり，被告とは別会社である。
モリカワが，当時，パンフレットを送付した相手には，次の２種類があった。一つは，モリカワが被告の事業（プリント基板製造関連装置の販売事業）を引き継ぐにあたって，モリカワの以前からの取引商社である三晃技研及び訴外株式会社豊通マシナリー(以下，併せて「訴外商社ら」という。)に，「プリント回路メーカー総覧」及び訴外商社らが保有する取引先情報に基づき，選定してもらった会社である。もう一つは，モリカワが上記事業を引き継ぐ前に，原告に修理などを依頼したにもかかわらず，何らかの理由で対応されなかったことから，困って被告に直接電話をしてきた会社である。なお，被告は，原告からの委託を受けて機械の製造をしていたときでも，直接，顧客に製品を納入していたし，製造者として納入した機械に自社のプレートを付けていたから，納入先が被告の所在を知ることは容易である。
そして，前者の方法で選定された会社だけでも１００社を超えていたことから，モリカワにおいてパンフレット送付を担当した者も，個々の会社への送付名義については記憶が定かではなく，丙ⅰ氏宛に送ったか否かについて確認ができなかった。
原告は，挨拶状の内容が，従来何らかのつながりがあることを前提としたものであると主張するが，「平素は・・・」との文言は，ビジネス文書としての一般的な作法として，初めて連絡する相手にも使われる文言であるし，「この度，株式会社モリカワは・・・取扱うこととなりました。」との記載は，初めて連絡する相手に対する挨拶として不自然ではなく，被告が原告の下請けの立場であったことをふまえていると評価できるものではない。また，パンフレットの送付先は，訴外商社らの選定に基づくものであり，原告の取引先の広範囲に送付したものではない。
②沖プリンテッドについて


パンフレットなどを送付したのは，被告ではなくモリカワである。沖プリンテッドは，機械にトラブルが発生したにもかかわらず原告が対応しなかったため，対応に困って被告に直接電話をしてきたので，被告は，その際，担当者名を知った。なお，原告から開示された別紙７の指示書（甲４の７）には，丙ⅱ氏の名前は記載されていないため，指示書の記載から丙ⅱ氏を知ることはできない。
③エルナー浅井工場について
パンフレットなどを送付したのは，被告ではなくモリカワである。エルナーも，沖プリンテッド同様，機械にトラブルが発生したにもかかわらず原告が対応しなかったため，困って被告に直接電話をしてきた。被告は，その際，担当者名を知った。
④イビデン樹脂について
パンフレットなどを送付したのは，被告ではなくモリカワである。また，モリカワの担当者の記憶によれば，丙ⅲ部長宛ではなく，「イビデン樹脂御中」として送付した。
⑤パナソニックについて
パンフレットなどを送付したのは，被告ではなくモリカワである。パナソニックも，納入した機械にトラブルが発生したにもかかわらず原告が対応しなかったため，困って被告に直接電話をしてきた。被告は，その際，担当者名を知った。
⑥メイコーについて
モリカワが，電話で，被告各製品以外の他の装置の紹介をするためにメイコーに問い合わせた際，担当者が丙ⅵ氏であることを知った。そこで，モリカワが，丙ⅵ氏に電話をまわしてもらったところ，原告から原告と被告との間の係争の話を聞いていた丙ⅵ氏から，事実関係を説明するよう要請された。そのため，モリカワの乙ⅳがメイコーを訪問するに当たり，被告の乙ⅲと乙ⅱが同行した。なお，原告から開示された別紙４の指示書（甲４の４）には，丙ⅵ氏の名前は記載されていないから，上記指示書の記載から丙ⅵ氏を知ることはできない。
⑦イビデンについて
原告がどの時点の行為について主張しているのか不明であるが，丙ⅶ氏に対し説明をしたのは被告ではなくモリカワである。
そして，モリカワは，被告が製造元なので修理は対応可能であると言ったことはあるものの，被告の製品であると言ったことはない。なお，イビデンの青柳事業場から，機械納入後の原告の対応が悪く装置が稼働できなかったとして，被告の千曲工場に対して修理の依頼がされ，被告が，製造者として上記依頼に対応したことがある。また，その後，イビデンから電話があり，原告ではなく被告が修理を行った経緯を教えてほしいと依頼され，イビデンの中央事業所に赴き，上記経緯を説明したことがあるが，被告の行為はこれにとどまる。
⑧イビデンについて
認める。平成２２年５月２４日，イビデン樹脂の電子加工部の担当課長から被告に対し，電話で修理の依頼があった。同人の説明によれば，現行機に不具合があり原告に修理を依頼したが，原告では修理できないと言われたため，被告に電話をしたとのことであった。そこで，被告は，同月２６日，上記担当課長を訪問して修理のための打合せを行い，取引を開始することになった。かかる経緯で，イビデンの各設備の修理要請に対応していたところ，被告担当者と原告が遭遇したのである。
⑨山本製作所について
不知。モリカワが，「プリント回路メーカー総覧」を見て山本製作所に電話をし，Ｘ線基準穴明け機関係の担当者の名前を問い合わせたところ，教えてもらえなかったことはあるが，積極的に連絡をしたことはない。なお，山本製作所はヤマモトエレクトロニクスの関連会社である。
⑩パナソニックについて
挨拶状を送付したのは被告ではなくモリカワである。
モリカワは，⑤記載の経緯で，丙ⅳ氏と知り合いとなっていたことから，新年の挨拶をしたにすぎない。
⑪協栄産業について
挨拶状を送付したのは被告ではなくモリカワである。また，丙ⅹ氏個人を名宛人として送ったものではない。
協栄産業は，訴外商社らに，「プリント回路メーカー総覧」及び訴外商社らの有する取引先情報に基づき，選定してもらった会社の一つである。
⑫大日本印刷について
挨拶状を送付したのは被告ではなくモリカワである。
モリカワは，大日本印刷に電話で担当者を問い合わせたところ，丁ⅰ氏を紹介され，挨拶のために訪問したことがあったことから，丁ⅰ氏に対し，新年の挨拶状を送付した。
挨拶状には，「昨年より，森川ブランドとして…」との記載はあるが，この文章は，被告が行っていた機械の販売などをモリカワが引継いだことをうかがわせることはあっても，被告が原告の下請けであったことを踏まえた，若しくは裏付けるものとは読めない。
⑬イビデン樹脂について
イビデン樹脂からカメラ交換修理の発注があったことは事実であるが，受注したのは被告ではなくモリカワである。
また，契約は単にカメラの交換修理にとどまる。⑧のとおり，モリカワとイビデン樹脂との間には取引関係があったために，発注があったものである。また，カメラ交換修理については，イビデン樹脂が，被告と原告の部品を比較したところ，被告の部品の方が原告のものよりもかなり安価であったことから，被告を選定したにすぎない。
⑭日本エレクトロニクスついて
被告が復旧工事（オーバーホール）を行ったことは認めるが，被告が「原告と縁は切れている」などと言ったことは否認し，その余は不知。被告は，あくまでも，日本エレクトロニクスから要請があったためにオーバーホールを実施したにすぎない。その際に，原告との取引を停止又は止めたと言ったことはあるが「縁が切れている」と言ったことはない。なお，被告が製造元であること自体は事実である。
⑮皆見電子について
被告が，三晃技研を通して，皆見電子から発注を受けたことは認め，その余は不知ないし否認する。
皆見電子は，三晃技研から紹介された会社である。交渉（見積りの提出及び皆見電子との契約）は三晃技研に担当してもらっていたため，両者の間でどのような説明がされていたのかは知らない。
⑯イビデンについて
イビデンが被告に発注したことは否認し，発覚した経緯や原告が確認したことは，不知。イビデンから受注したのは被告ではなくモリカワである。イビデンとモリカワの間には，⑧の経緯で取引関係があったことから，イビデンの河間工場に被告製品２を新規導入する話に発展したものである。そして，被告は，従来機ではなく全くの新規製品を開発して納入した。なお，被告は，原告から開示された別紙２の指示書（甲４の２）記載の担当者名を使用していない。
⑰エルナーについて
被告に発注があったことは認め，その余は不知。エルナーは，原告の対応が悪かったとの理由で，モリカワ若しくは被告に修理を依頼してきたのである。その関係で，被告が改造を受注した。
⑱矢橋大理石について
矢橋大理石は，イビデンと関係の深い会社であり，修理などに関する原告の対応が悪く困っていたところ，イビデンから情報を得て被告を知り，直接，被告に対して修理を依頼した。


被告は，矢橋大理石に対し，原告が商社であると言ったり，原告より価格が安いなどと言ったことはないし，公的機関での闘争も充分に勝つ分があるなどと言ったこともない。
⑲伊原電子について
被告が，三晃技研とともに伊原電子に挨拶のため訪問したことは認め，被告が，「原告は商社で被告はメーカーでメンテを含めて安心できる。」と説明したことは否認する。その余は，全て不知。
被告は，三晃技研から依頼を受けて，伊原電子を訪問した。また，被告は，伊原電子に対し，原告はメーカーであるとした上で，原告と被告との関係を説明し，被告自身も修理やメンテナンスを行うことが可能であると説明したことはある。
⑳山本製作所について
被告が，平成２３年８月，山本製作所の丙ⅸ氏を訪問したことは認めるが，説明内容は否認する。
被告は，本件調停時には原告特許の存在を認識していなかったから，山本製作所への訪問時に特許に言及することは不可能であった。被告は，「ご使用のＤＸ－４Ｈ２の修理及びメンテナンスはできますが，モトロニクス様でしていただけるならそちらでお願いします。もし対応ができずお困りでしたらお声掛け下さい。」と言ったにすぎない。
なお，被告が丙ⅸ氏を訪問したのは，山本製作所の関連会社であるヤマモトエレクトロニクスの担当者から丙ⅸ氏を紹介されたためである。もっとも，丙ⅸ氏は，当時，すでに担当を外れていたため，新しい担当者を紹介された。
㉑日本セミトロンについて
被告が日本セミトロンに仕様書を渡したことは認めるが，同仕様書の内容が原告のものとほとんど同じか否かについては不知。日本セミトロンの丁ⅸ社長から，被告の千曲工場に対し，直接，見積り依頼があったことから，見積書及び仕様書を渡したにすぎない。
㉒パナソニックについて
パナソニックが被告に刻印機の発注をしたこと，被告が原告製品の修理をしたことは認めるが，その余は否認ないし不知。
⑤のとおり，パナソニックは，修理要請などに対する原告の対応が悪かったため，被告に修理を依頼していた。そこで，被告は，製造者として修理を行ったが，丙ⅳ氏に対しては，原告との関係が解消していることも含め，しっかりと説明していた。
㉓山本製作所について
丙ⅸ氏にＪＰＣＡＳｈｏｗ２０１２出展の案内を送ったことは認める。これは，⑳の経緯で丙ⅸ氏を知ったため，カタログを送ったものである。
㉔田中貴金属について
丁ⅹ氏に案内をしたこと及び「原告とは縁が切れている」と言ったことは否認する。被告は，田中貴金属の丁ⅹ氏に会ったことはない。被告が会ったのは，ＰＫ製造マネージャー，ＰＫ製造リーダー，製造支援室担当者の３名である。被告は，田中貴金属に対し，原告との間の取引を止めているとは言ったが，原告と縁が切れていると言ったことはない。また，新機材の販売促進と原告製品の修理が可能であると言ったことはあるが，これは，本件調停における合意に基づいて行ったものである。
㉕大日本印刷について
丁ⅰ氏に修理・点検の案内をしたこと，被告製品１及び２の案内をしたことは認め，電話が突然であったことは否認する。
被告の担当者が個人的に丁ⅰ氏を知っており，過去に何回か丁ⅰ氏に会ったことがあったため，定期的に電話をしていた。その中で，修理などの案内を行ったものである。
㉖パナソニックについて
丙ⅳ氏を挨拶訪問したことは認める。⑤及び㉒のとおり，パナソニックから，修理の依頼を受けたり，被告の製品の受注を受けるなどの関係があったことから，新年の挨拶のために訪問した。
㉗日本シイエムケイについて
被告が修理をしたことは認め，その余は全て否認する。日本シイエムケイが，原告に対し修理を依頼したものの，なかなか直らなかったことから，被告の乙ⅱ宛に直接，修理の依頼をしてきたため，被告が修理を実施したのであって，原告の作業に割って入ったものではない。その際，原告の担当者も修理が成功したことを喜んでいた。原告から，被告に対する抗議の電話は一切来ていない。
㉘松和産業について
被告が定期点検を実施したことは認めるが，定期点検をしたのは，平成２５年３月２８日である。その余は不知。
㉙協栄産業について
被告が，平成２４年１２月頃，被告製品１及び２の売り込みをしたことは認め，その余は不知。
協栄産業は，「プリント回路メーカー総覧」から選出した会社であるが，担当者がわからなかったため電話で問合せをしたところ，戊ⅳ氏を紹介されたものである。なお，原告から開示された指示書（甲４の８）には，戊ⅳ氏の名前は記載されていない。
８争点(2)ウ（損害発生の有無及びその額－営業秘密の不正使用又は虚偽告知に基づく請求に関し）について
〔原告の主張〕
(1)営業秘密の不正使用又は虚偽告知による損害
被告は，原告顧客情報を使用して顧客との交渉を開始し，また，虚偽の事実を告知し，その結果，原告製品と競合する被告各製品を販売したことから，原告は，被告による原告顧客情報使用の不正競争行為によって損害を受けた。そして，前記５の〔原告の主張〕のとおり，本件特許権侵害により被告が得た利益は３３００万円であるところ，被告の不正競争行為によって被告が得た利益は少なくともこの２割相当額の６６０万円であるから，不競法５条２項により，原告は６６０万円の損害を受けたと推定される。原告は，主位的に原告顧客情報の使用に係る不正競争行為に基づき，予備的に虚偽告知に係る不正競争行為に基づいて請求する。
(2)弁護士費用
本件訴訟追行に当たって相当な弁護士費用は，上記損害賠償請求額６６０万円の１０％である６６万円である。
(3)合計額
したがって，損害の合計額は７２６万円となる。
〔被告の主張〕
(1)営業秘密の不正使用又は虚偽告知による損害について否認ないし争う。被告の利益額は３３００万円ではない。
(2)弁護士費用について
争う。
９争点(3)（文書返還義務の存否）について
〔原告の主張〕
別紙原告顧客文書記載の文書（以下「原告顧客文書」という。）は，被告が原告顧客情報に基づいて作成したものである。


被告は，下請けとして，原告顧客情報を原告から開示され保有していたが，被告は原告顧客情報を記載した原告顧客文書を，原告との間の下請契約が平成２０年１１月１０日に解消されたにもかかわらず，原告に返還していない。被告は，下請契約が解消された場合には，原告に原告顧客文書を返還すべき義務を負う。また，原告は，原告顧客文書の所有権を有する。したがって，原告は，被告に対し，原告顧客文書の返還請求権を有する。
〔被告の主張〕
否認ないし争う。原告顧客文書は存在しない。仮に存在したとしても，理論的には作成したとされる被告の所有物になるものである。そもそも，被告は原告の下請けではなく，対等の立場で，製品を製作していた。また，原告と被告との間の契約が解消された場合に，被告が文書の返還義務を負うべき法的根拠がなく，少なくともそのような合意は存在しなかった。さらに，原告の主張によれば，被告が作成したとされる原告顧客文書の所有権が原告に帰属する法的根拠がない。
したがって，原告の上記主張は理由がない。
第４当裁判所の判断
１認定事実
前記第２，２の前提事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められ，同認定を覆すに足りる証拠はない。
(1)原被告間の取引の経緯
ア原告は，昭和５９年頃から，被告に対し，機械類の製作等を委託していたが，その委託内容は，平成２年頃以降，プリント基板加工装置であるＸ線基準穴明け機の設計及び製造を主体とするものになった。イ原告と被告は，平成１０年３月５日，秘密保持契約を締結した。同契約において，被告は，原告が被告に開示したか又は被告が原告のための設計・製造等の業務を通じて知得した「回路基板およびその製造方法，回路基板事業並びに本件設備及び本件業務に関する原告の機密的又は専有的情報」について，開示日から５年間秘密として保持し，目的外使用をしないことを約した。なお，上記「本件業務」とは，「原告の回路基板製造用の特定設備又はその構成機器・部品・ソフトウェア（本件設備）の構想・設計・製図・製作・著作・試作・加工・組立・調整および／または改善の業務の全部またはその一部」をいう。（甲５４）
ウ原告は，平成１１年６月９日，Ｘ線基準穴明け機ＤＸ－４Ｈ２の販売を開始した。ＤＸ－４Ｈ２は，原告の委託により被告が開発・製造したものである。原告は，本件特許出願日（平成１２年４月７日）より前に，沖プリンテッド，田中貴金属，松下電工株式会社ら８社以上の顧客に対し，少なくとも１０台のＤＸ－４Ｈ２を納入した。（甲５６）エ原告は，平成１７年６月，ＤＸ－４Ｈ２のサブプレートの形状などの仕様を変更し，同月２９日以降は，仕様変更後のＤＸ－４Ｈ２を販売した。なお，仕様変更の前後を通じ，ＤＸ－４Ｈ２の出荷台数は合計１１１台であった。（甲７９，８０の１・２，甲８１，８２，８６）オ原告及び被告は，平成１７年，ＤＸ－４Ｈ２の廉価版であるＤＸ－４Ｈ２Ｅの開発を開始した。被告は，原告の委託のもとでＤＸ－４Ｈ２Ｅを製造し，原告は，平成１８年９月，同機種の販売を開始した。カ被告のグループ会社であるモリカワは，平成２２年２月，被告の設計・製造する電子機器類の販売窓口となった旨及び被告の製造するプリント基板製造関連機器の販売，メンテナンス，改造，修理を取り扱う旨を記載した案内文書並びに被告製品１のパンフレットを営業先に配布し，被告製品１の売り込みを開始した。（甲７の１ないし３）
(2)原被告間の紛争の経緯
ア被告は，原告との取引関係において，試験研究費の支払を受けていないことや低収益であることなどが問題であると考え，平成１９年８月３日，原告に対し，過去５年分の研究費（約１億５千万円）を請求したい旨，また，正常なパートナーとして関係を改善したい旨を提案した。（乙１９）イその後，原告と被告は，事業売却や買収を含めた企業提携の可能性を検討するなどしたものの，原告から具体的な提案はされなかった。そこで，被告は，平成２０年１月１５日，原告に対し，事業売却及び買収の議論を白紙に戻し，原告との業務提携を解消する旨通知し，また，２億円を超える未回収金の早期支払いを求めた。これに対し，原告は，同月２５日，被告に対し，２億円で被告から事業譲渡を受ける旨提案するなどしたが，その後も，開発費用の額や支払時期，未回収金の額などについて意見の相違があり，原告と被告が合意に至ることはなかった。（乙１９ないし３２，甲７５）
ウ原告は，平成２０年１２月１５日，被告を相手方として，被告が原告に請求している１億８８９１万２３９０円の債務の不存在の確認を求めて，調停を申し立てたが，同調停は不成立で終了した。（乙３２）
(3)本件調停手続
ア被告は，平成２１年８月６日，原告に対し，機械製作請負代金等１億７０３３万８７６０円の支払を求める訴えを提起した。（乙４３）イこれに対し，原告は，平成２２年１月１５日，原被告間の機械製作請負契約において，被告の納期遅延等の債務不履行や瑕疵などがあったと主張して，被告に対し損害賠償金等１億２２７６万５０００円の支払を求める反訴を提起した。また，原告は，同年１０月２２日，被告に対し，原被告間の機械製作請負契約に基づいて被告が平成２１年３月以前に製造した１７０台の機械（ＤＸ－４Ｈ２及びＤＸ－４Ｈ２Ｅを含む。）の設計図面等の引渡しを求める訴えを提起した。そして，これらの事件は，平成２３年，本件調停手続に付された。（乙６，７，３３）
ウ平成２４年３月１３日，原告が被告に対し和解金６０００万円を支払うこと，調停成立の日から５年間，原告が被告に対し，対価（図面１枚当たり２０００円，図面一式の場合は３５万円）を支払うことで図面の交付を請求できることなどを内容とする本件調停が成立した。エ本件調停条項には次の各条項（８項，１１項）がある。なお，各条項における「原告（反訴被告）」は本件における被告，「被告（反訴原告）」は本件における原告を指す。


「８原告（反訴被告）と被告（本訴原告）は，これまでの原告と被告との取引の過程で作成された図面に基づいて，互いに開発，製作，販売，メンテナンスを行うことができることを確認する（ただし，不正競争防止法が適用される場合については，この限りでない。）。」「11原告（反訴被告）及び被告（反訴原告）は，原告と被告との間には，本調停条項に定めるもののほか，何ら債権債務のないことを相互に確認する（ただし，不正競争防止法が適用される場合については，この限りではない。）。」（乙７）
オ当時原告代表者であった甲ⅰ前代表が，本件調停手続に出頭した。甲ⅰ前代表は，本件調停の担当裁判官から，図面の所有権を確定することなく和解すること及び図面の所有権と知的財産権は関係がない旨の説明を受けた。甲ⅰ前代表は，本件調停条項８項は，原告及び被告ともに，自由競争のもとに，不競法に反しない限り，図面に基づいて機械を製造，販売等することができるという内容であると認識していた。（証人甲ⅰ前代表）カ当時被告の非常勤取締役であり，本件調停手続に主体的に関与した乙ⅴ(以下「乙ⅴ」という。)は，原告が本件特許権を有していることを本件調停が成立した時点で聞いたことはなかった。
被告は，本件調停において譲歩するとしても，原告から少なくとも１億円の支払を受けたいと考えていたが，早期に解決することにメリットがあること，被告も図面に基づいて機械の製造やメンテナンスができることを踏まえ，６０００万円での本件調停に応じることとした。
本件調停手続においては，原告が，当初，原告の製品と競合する製品を被告が製造・販売することを嫌忌したものの，調停における交渉を経て，双方ともに図面に基づいて開発・製造・販売・メンテナンスをすることができるが，相手方に対する加害目的での不正競争はしないという趣旨で，本件調停条項８項が合意されたものと，被告は認識していた。（乙３５，３７の２，４，乙４０，４１，４７，５０，５１，証人乙ⅴ）
２争点(1)（本件特許権侵害に基づく請求の可否）について事案に鑑み，争点(1)ウ（本件調停による原告の許諾ないし権利不行使合意の存否）について判断する。
(1)原告及び被告は，本件調停において，「原告と被告は，これまでの原告と被告との取引の過程で作成された図面に基づいて，互いに開発，製作，販売，メンテナンスを行うことができることを確認する（ただし，不正競争防止法が適用される場合については，この限りでない。）。」とする規定（８項）を含む本件調停条項に合意しているところ，被告は，同項は，原告及び被告が，本件特許を実施する場合も含め，原告と被告との間の取引過程で作成された図面に基づいて製品を開発・製造等できることを意味すると主張し，他方で，原告は，被告が本件特許を実施できることまでは意味しないと主張しているので，以下，本件調停条項８項の意義について検討する。(2)前記１(3)で認定した事実によれば，①本件調停手続に原告代表者として関与していた甲ⅰ前代表が，不競法に抵触しなければ，それまでに被告が作成した図面に基づいて，被告が機械を製造，販売等することを認めるという意思をもって本件調停条項に合意したと認められること，②他方，本件調停手続に主体的に関与した乙ⅴは，原告が本件特許権を有していることを本件調停が成立した時点で聞いていなかったため，被告としては，原被告間の紛争の早期解決を図る目的に加え，被告自身，不競法に抵触するようなことさえなければ，今後もそれまでに製作した図面に基づいて機械を製造，販売等することができるからこそ，和解金額について相当に譲歩した６０００万円という金額で本件調停条項に合意したものと認められること，③本件調停条項８項が，不競法が適用される場合をあえて明示的に除外しているにもかかわらず，特許権の行使に関しては何ら触れていないこと，このことからすると，本件調停手続において，当事者らは，被告が上記図面に基づいて製造，販売する製品について原告が特許権を行使するような事態は全く想定していなかったことが推認できること，④仮に，原告が主張するように，本件調停手続において原告が本件特許権を有していることを裁判所に伝え，特許権を実施する場合を除外する意思をもって本件調停条項に合意していたとするならば，特許権の扱いについて本件調停手続において議論されているべきところ，本件訴訟に提出された全ての証拠を精査しても，そのような事実は何らうかがわれないこと，⑤証拠（乙３９，４０，４２）によれば，本件調停時の代理人間の交渉は，本件調停により，被告がＤＸ－４Ｈ２及びＤＸ－４Ｈ２Ｅを製造，販売できることを前提として行われていたことが認められることを総合すると，本件調停条項８項は，原被告間の取引において作成された図面（ＤＸ－４Ｈ２及びＤＸ－４Ｈ２Ｅの図面を含む。）を基として製品を開発，製造，販売及びメンテナンスすることを相互に許諾し，仮に一方当事者が何らかの知的財産権を有する場合であっても，相手方が，上記図面に基づいて開発・製造・販売・メンテナンスをしている限り，相手方に対しその権利行使をしない意思で合意されたと認めることが相当である。そうすると，原告は，被告が，本件調停における合意に基づき，ＤＸ－４Ｈ２及びＤＸ－４Ｈ２Ｅの図面をもとに開発，製造，販売及びメンテナンスをしている限り，被告に対して本件特許権を行使することはできないというべきである。
そして，被告製品１，２及び４が，ＤＸ－４Ｈ２又はその後継機種であるＤＸ－４Ｈ２Ｅを基に製造されたものであることは当事者間に争いがない。そうすると，被告製品１，２及び４は，ＤＸ－４Ｈ２又はＤＸ－４Ｈ２Ｅの図面を基にして開発された製品であるということができるから，被告製品１，２及び４が本件特許を実施するものであったとしても，原告は，被告に対し，本件特許権を行使することができない。
また，前記１(3)エのとおり，本件調停条項には，原告と被告との間に債権債務関係がないことを確認する内容のいわゆる完全清算条項があり（１１項），被告は，本件調停成立時において，原告に対する債権を有していない旨確認しているから，被告が本件調停成立以前に被告製品２を製作し販売した行為が，本件特許権に抵触する行為であったとしても，原告は被告に対し，損害賠償請求をすることができないと認めるのが相当である。
(3)原告の主張に対する判断


この点に関して原告は，本件調停条項８項は，図面に基づいて機械を製造することを認めたものにすぎず，特許権の実施まで許諾することを意味しないところ，本件発明の構成要件Ｃ及びＤはソフトウェアで実現されるものであって図面には記載されていないから，被告が，図面に基づいて製品を製造したとしても，本件発明の実施品を製造することはできないなどと主張する。しかし，本件調停条項８条所定の「図面」には，原告が本件発明の実施品であると主張するＤＸ－４Ｈ２（仕様変更後）及びＤＸ－４Ｈ２Ｅの図面が含まれているのであるから，原告が，当該図面を用いて製品を開発・製造・販売することを被告に許諾したということは，たとえＤＸ－４Ｈ２，ＤＸ－４Ｈ２Ｅの同等品又はこれらを基に開発した製品が本件発明の技術的範囲に属しているとしても，上記図面に基づいて製造・販売する限り，それを許諾したことに他ならない。仮に，本件調停条項が本件特許を実施する場合を除外するものであったとすると，被告は，原告との取引における主力製品であるＸ線基準穴明け機の最新機種であったＤＸ－４Ｈ２Ｅを製造・販売できないということになるから，その後の自由競争を担保するために設けられた本件調停条項８項の趣旨に反し，相当でない。
また，原告は，被告は本件特許権の存在を知っていたし，本件調停手続において担当裁判官に本件特許権を有している旨伝えたなどと主張しているが，これは，当事者双方が本件特許権の存在を認識し，その権利行使が制限されないという前提で，本件調停条項８項が合意されたものである旨の主張であると考えられる。
しかし，本件調停手続において，原告と被告との間で，本件調停条項８項から原告の有する特許権に抵触する場合を除外する旨の合意がされたことを認めるに足りる証拠はない。また，仮に，当事者双方が本件特許権の存在を認識していたことが認められたとしても，本件調停条項において，不競法が適用される場合をあえて明文で除外しているにもかかわらず，特許権に抵触する場合を除外する旨の明文規定がないことは，被告が図面に基づいて開発，製造，販売及びメンテナンスをしている限り，原告は本件特許権を行使しない意思をもって本件調停に合意をしたことをうかがわせるというべきである。さらには，証拠（乙３５，３７の４，乙３９，４０，４２）によれば，本件調停手続において，被告代理人が，裁判所から原告・被告ともに特許を有していないことを前提に双方が機械を製造できる方向で解決したい旨の説明を受けたこと，当時の原告代理人は，被告代理人に対し，ＤＸ－４Ｈ２及びＤＸ－４Ｈ２Ｅを含めた九つの製品を競合禁止製品として和解条項に記載することを求めたが，被告代理人は，それらの機械が被告にとって主力製品であることを理由に拒否し，裁判所からの提案に従って双方とも製造，販売する権利を有する旨の確認をするよう希望したことが認められる。したがって，原告の上記主張は採用することができない。(4)よって，その余の点について判断するまでもなく，本件特許権侵害に基づく原告の請求は理由がない。
３争点(2)ア及びイ（営業秘密の不正使用に基づく請求の可否）について事案に鑑み，争点(2)ア（営業秘密該当性）及び争点(2)イのうち営業秘密の不正使用に係る部分（被告による営業秘密の使用の有無）について判断する。
(1)争点(2)ア（営業秘密該当性）について
ア秘密管理性の有無
不競法上の営業秘密に該当するためには，不競法２条６項にいう「秘密として管理されている」ことが必要であり，このようにいえるためには，当該情報にアクセスした者に当該情報が営業秘密であることが認識できるようにしていることや，当該情報にアクセスできる者が限定されていることなど，当該情報に接した者が，これが秘密として管理されていることを認識し得る程度に秘密として管理している実体があったといえることが必要というべきである。
これを本件について検討するに，証拠（乙４５の１，証人乙ⅱ，証人乙ⅳ，証人甲ⅰ前代表，原告代表者）によれば，本件指示書等には「部外秘」「秘密」などの秘密情報が記載されていることを示す印字や押印がされていなかったこと，原告は，本件指示書等をファクシミリで被告に送信していたが，被告が本件指示書等の受信に用いたファクシミリは，原告との取引に関与する産業機械の部署のみならず，流体機械部門やバルブを担当する部署も共通して使用しており，原告から本件指示書等を受領する担当者以外の被告従業員も，本件指示書等を容易に見ることができたこと及び原告は上記ファクシミリの設置状況を認識していたことが認められる。これらを総合すると，本件指示書等に記載された顧客情報に接した者が，これが秘密として管理されていることを認識し得る程度に秘密として管理している実体があったとは認められず，したがって，本件指示書等に記載された原告顧客情報について，秘密管理性があったということはできない。イこの点に関して原告は，情報の性質上秘密であることは明らかであるから本件指示書等に「部外秘」といった記載がなかったとしても秘密管理性は損なわれない旨主張するが，商品の販売実績等として販売台数や機種，販売先等を公表することは一般的にあり得ることであって，情報の性質上秘密とすべき情報であるとまではいえない。
また，原告代表者は，本件口頭弁論期日における本人尋問において，原告社内においては，原告顧客情報を原告代表者及び担当者のみが閲覧等できるものとして管理し，また，被告に対しては，被告の乙ⅰ部長に「秘密情報なので大切に保管してくれ」と伝え，平成１０年に被告との間で秘密保持契約を締結していた旨供述したが，前記１(1)イのとおり原告と被告は平成１０年に秘密保持契約を締結していたものの，同契約における秘密保持の対象は技術的な情報に限られており，顧客情報は秘密保持の対象とされていなかったし，原告が被告に対して本件指示書等を交付するに当たり，特定の被告従業員に面談して直接交付したり，受領者を特定しかつ同人以外の者は開封しないように注記した上で郵送したり，事前に電話等で連絡をして特定の被告従業員がその他の従業員等にその内容を見られることなく確実に本件指示書等を受領するように指示した上でファクシミリ送信するなどの方法を取ることも容易であったにもかかわらず，何ら原告顧客情報を秘匿するための交付方法をとることもなく，また本件指示書等に「秘密」である旨の表示もすることなく，漫然と担当者以外も日常的に目にする可能性があるファクシミリ機に宛てて送付していたことに照らすと，原告社内において原告顧客情報が秘密管理されていた事実及び原告代表者が被告の乙ⅰ部長に対し，「大切に保管してくれ」と伝えていた事実が認められたとしてもなお，原告顧客情報に秘密管理性があったと認めることはできない。
(2)被告による営業秘密の使用の有無（争点(2)イのうち営業秘密の不正使用に係る部分）について


ア原告は，被告が原告顧客情報を使用して被告製品の営業をした旨主張するのに対し，被告は，そもそも営業をしたのは被告ではなくモリカワであり，また，被告のみならずモリカワも原告顧客情報を使用していないと主張している。
イそこで検討するに，証拠（甲６ないし８〔枝番を含む。〕，甲５３，原告代表者）によれば，顧客にパンフレットを送付するなどの営業活動を行ったのは，被告ではなくモリカワであることが認められる。この点に関して原告は，モリカワが被告と実質的に同一である旨の主張もしているが，本件全証拠を精査しても，これを認めるに足りる証拠はなく，かえって，証拠（証人乙ⅳ，証人乙ⅴ）によれば，モリカワは，被告の製品以外の商品も扱っていること，被告は，モリカワに対して営業相手や方法などの指示を基本的にしていないことが認められる。そうすると，モリカワが被告と実質的に同一であり，モリカワの行為が被告の行為と同視できるなどということはできず，また，モリカワの行為が被告の指示により行われたものであるということもできない。
なお，証拠（甲１１の３，甲７６）によれば，乙ⅳは，モリカワ名義の名刺と被告名義の名刺の双方を使用したことがあることが認められるが，証拠（乙５２，証人乙ⅳ）によれば，乙ⅳは，平成２３年７月１日にモリカワから被告に転籍したことが認められ，転籍に応じて被告名義の名刺を使用するようになったことが推認されるから，乙ⅳがモリカワ名義の名刺及び被告名義の名刺を使用したことがあることをもって，モリカワと被告が実質的に同一であるということはできない。
ウそして，本件口頭弁論期日における証人尋問において，モリカワの従業員として被告の製品の営業を担当した証人乙ⅳが，営業を行うに当たり，以前から知っていたリワーク装置の販売先である業界の会社や，「プリント回路メーカー総覧」から選定した会社，それ以前に被告に対して問い合わせをしてきた会社に対し，挨拶状及び被告製品１等のパンフレット（甲７の１ないし４）を送付したこと，その際，担当者名がわからない場合には担当者名を記載せずに会社宛に送付したこと，被告から本件指示書等や顧客名簿を受領したことはないこと，大日本印刷については「プリント回路メーカー総覧」に基づいて電話をかけたところ，Ｘ線穴明け機の担当者の紹介を受けた旨証言し，また，被告の従業員であり，ＤＸ－４Ｈ２の設計・製造に関与した証人乙ⅱが，平成２２年５月頃，イビデンの丙ⅶ氏から被告に電話連絡があり，原告が修理を行っているが不具合の原因がはっきりしないので見に来てもらえないかと言われたことから，イビデンを訪問したことや，原告との取引関係が継続していた間は顧客からの修理依頼は原告経由で来ていたが，原告との取引関係が終了した後は，顧客から直接メンテナンス依頼の連絡が来ることがあった旨証言しており，いずれの証言もそれぞれ具体的で不自然ではなく信用できるものである。そうすると，モリカワは，モリカワ又は被告が以前から有していた取引先の情報や，プリント回路メーカー総覧に記載された情報を用いて営業活動をしていたと認めることが相当であるから，モリカワが，原告顧客情報を使用して営業したという事実を認めることはできない。エこの点に関して原告は，被告による原告顧客情報の使用行為として前記
第３，７〔原告の主張〕(3)
ると，モリカワは，原告顧客情報を使用しなくとも営業先の会社名及び住所を知ることができたといえるし，担当者名についても，顧客の方から連絡があった場合には顧客から知ることができ，また，営業先の会社に電話をかけた際に担当者の名前を教えてもらうこともできる上，メンテナンスについては，原告から納入済みの製品を見て，顧客が製造元である被告に連絡をしてくることはあり得ることであるから，①ないし㉙の行為が全て事実であると認められたとしても，これらの行為をもって被告又はモリカワが，原告顧客情報を使用したと認めることはできない。また，原告は，モリカワが顧客に送付した挨拶状（甲７の１）について，「平素は格別のお引き立てを賜わり，厚く御礼申し上げます。」と記載されていることや，前提を述べずにいきなり「この度，株式会社モリカワは，･･･取り扱うこととなりました。」という記載があることから，これらの記載は初めて連絡する相手に対するものではなく，従前何らかのつながりを有していたことを前提としたものであるなどと主張する。しかし，取引を現に有していない相手方に対して営業活動をするに当たり，いわゆるビジネスマナーとして「平素は格別のお引き立てを賜わり，厚く御礼申し上げます。」という挨拶を述べることは何ら不自然ではないし，「この度，株式会社モリカワは，･･･取り扱うこととなりました。」という表現からは，モリカワが新しく被告の製品のメンテナンスや新規受注を扱うことになったことを相手方に通知し，取引の開始を促す趣旨であることが読み取れるところ，同表現は，被告が製造した製品を使用している者であるか否かにかかわらず初めて連絡をする相手方に対するものとして不自然なものではない。
さらに，原告は，モリカワが大日本印刷に送付した新年の挨拶状（甲８の２）について，「昨年より，森川ブランドとして，Ｘ線基準穴明機『ＭＸＤシリーズ』の生産・販売を開始致しました。」という記載があることから，被告が原告の下請けであったことを踏まえて送付したものである旨の主張をしているが，下請けであったことを踏まえたものである旨の主張の趣旨は判然としないものの，上記表現は，被告が原告から委託を受けて機械を製造していたという過去の経緯を知らない相手方に対する表現であると考えても何ら不自然ではない。
オしたがって，被告が，原告顧客情報を使用して自ら又はモリカワをして営業行為をしたと認めることはできない。
(3)以上のとおり，その余の点について判断するまでもなく，営業秘密の不正使用に基づく原告の請求には理由がない。
４争点(2)イ（虚偽告知に基づく請求の可否）について(1)まず，被告による虚偽告知の有無について検討するに，原告は，被告が「原告は商社にすぎないから，別紙被告製品目録記載のプリント基板の加工装置は，原告の開発した製品ではない。原告は代理店にすぎない。もともと被告の開発製品だ。」との虚偽の事実を告げ，又は流布したと主張し，具体的な原告顧客情報の使用行為又は虚偽の事実の告知流布行為として前記第３，７〔原告の主張〕(3)の①ないし㉙の各行為を主張しているところ，原告の主張をみると，①ないし㉙の各行為のうち，上記事実の告知又は流布行為に関係する行為に当たる可能性があるものは，⑦⑭⑮⑯⑱⑲㉔の各行為であると認められる。


(2)そこで，⑦⑭⑮⑯⑱⑲㉔の各行為の有無及びその内容について検討する。ア証拠（甲６の２，甲５３，原告代表者）によれば，原告代表者又は原告従業員が，⑦イビデンの丙ⅶ氏から，平成２２年９月２６日，「森川の戊ⅴ，乙ⅱから，機械は森川製品と説明を受けた。直接修理も可能と言っていた。」と言われたこと，⑭日本エレクトロニクスの丁ⅱ氏から，平成２５年２月２６日，「森川から製造元は森川製と聞いている。」と言われたこと，⑮皆見電子の丁ⅲ社長らから，平成２４年７月１２日，「三晃技研から，モトロが商社，森川が製造元との関係を説明された。」と言われたこと，⑯イビデンの丁ⅴ氏から，平成２３年５月２５日，被告が製造元で原告は販売先であると認識していると言われたこと，⑱矢橋大理石の丁ⅶ氏から，平成２３年７月１３日，「森川が挨拶に来た。」「モトロより安く即対応する。」「モトロが酷い会社で今後，公的機関での闘争も充分に勝つ分があり特にモトロは商社，森川はメーカーとして対応が出来る。」と言われたこと，⑲伊原電子の丁ⅷ氏から，平成２３年７月１３日，「三晃とモリカワが挨拶に来た。モトロは商社で森川はメーカーでメンテを含めて安心できると，森川の有利な事を言っていたが本当か。」と言われたこと及び㉔田中貴金属の戊ⅰ氏から，平成２４年７月９日，被告から丁ⅹ氏宛に「ＤＸ－４Ｈ２の製造元は森川で新規製作，現行機の修理・部品供給が可能」「是非お引合い頂きたい」という内容の電話があったと言われたことが認められる。
イ上記アの顧客の各発言の内容をみると，仮に上記各発言のとおりの事実があったと認められたとしても，前記１(1)及び(3)のとおり，原告が販売していたＤＸ－４Ｈ２等の機械の製造元は被告であること，製造元である被告がＤＸ－４Ｈ２等の機械を修理することは技術的に可能であること及び本件調停後は，本件調停条項８項に基づいて，被告がＤＸ－４Ｈ２等の機械の新規製作やメンテナンスをすることができることに照らすと，「機械は森川製品」であること（⑦），被告がＤＸ－４Ｈ２等の機械の「製造元」であること（⑭⑯），被告において機械の「新規製作，現行機の修理・部品供給が可能」であること（⑦㉔。なお「現行機」はＤＸ－４Ｈ２等の原告が販売した機械を指すものと認められる。）については，いずれも虚偽の事実であるとまではいえない。
そうすると，上記アの顧客の発言のうち，⑦⑭⑯㉔は，被告が虚偽の事実の告知又は流布をしていたことの裏付けとはならない。ウもっとも，前記１(1)のとおり，被告は原告の委託によりＤＸ－４Ｈ２の製造をしていたのであって，原告が商社で被告がメーカーという関係にあったものではないから，⑮⑱⑲の顧客の各発言にあるように原告が商社である旨の説明がされていたとすれば，それは虚偽の事実の告知に当たる可能性がないではない。
しかし，上記アの各発言は，顧客の担当者が聞いた話を伝聞又は再伝聞として原告代表者又は原告従業員が聞いたというものにすぎないところ，上記アの各発言において，顧客が，被告従業員の発言を正確に再現しようとしていたとしても，伝聞の過程において誤りが混入する蓋然性は十分あること，「被告が製造元である」旨の説明を聞いた顧客が，販売元である原告は商社のような働きをしていたものであると理解，認識して，「原告が商社である」旨の説明を受けたと発言した可能性も否定できないことから，上記伝聞又は再伝聞の内容が，被告従業員による発言を正確に再現したものであると認めるに足りない。
また，⑮については，顧客に対して説明をしたのは三晃技研であって被告ではないし，⑲についても，顧客に対して説明をしたのは三晃技研及びモリカワである。そうすると，上記⑮⑲については，そもそも被告従業員の発言であると認めるに足りない。
さらに，前記３で判示したとおり，モリカワの行為を被告の行為と同一視することはできず，また，被告が，モリカワ及び三晃技研に対し，上記説明をするよう指示したことを認めるに足りる証拠もない。そして，モリカワの従業員である証人乙ⅳの証言によれば，モリカワが，伊原電子に対し，「原告がメーカーで，被告が製造元」である旨説明したことが認められるところ，この説明は真実に合致しており，虚偽の事実ではない。
この点に関して原告は，被告による虚偽告知の事実を証するものとして，匿名の某社専務取締役が作成した文書（甲９１）を提出しており，同文書には，被告から「もともとモトロニクスは販売していただけで，装置を製造したのは森川産業(株)であるので機械自体をよく知っているし，安くメンテナンスもしますよ。更に商社経由で取引することも問題はありません。」と説明を受けた旨及び被告にＤＸ－４Ｈ２Ｅの定期点検を依頼した旨が記載されている。同記載のうち，被告がＤＸ－４Ｈ２Ｅを製造したこと自体は事実であって虚偽の事実ではない。もっとも，原告はメーカーとしてＤＸ－４Ｈ２Ｅの製造に関与していたから，被告従業員が「販売していただけ」という発言をしていたとすれば，当該発言は虚偽の事実の告知に当たる可能性がないとはいえないものの，被告は上記事実を否定しており，発言者も日時も特定されていない匿名人作成の上記文書をもって，被告の従業員が顧客に対し上記発言をしたと認めることはできない。エしたがって，被告が，虚偽の事実の告知及び流布行為をしたと認めることはできないから，虚偽告知に係る原告の請求には理由がない。
５争点(3)（文書返還義務の存否）について
原告は，被告が下請けとして原告顧客文書を保有していたところ，下請契約が解消された場合には原告顧客文書を原告に返還すべき義務を負う旨主張する。そして，別紙原告顧客文書の記載からすると，原告顧客文書には，原告から開示された指示書，注文書及び注文請書（本件指示書等を含む），顧客の担当者の名刺及び被告が作成した納入先リストなどの顧客情報を記載した文書が含まれると解されるところ，原被告間の契約において，契約終了時に，被告が原告に対し，原告顧客文書を引渡す義務を負う旨の合意があったことについて，原告は具体的な主張をしておらず，また，上記合意があったことを認めるに足りる証拠はない。


平成２５年６月２０日判決言渡
平成２４年（行ケ）第１０３１１号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２５年６月４日
判        決
原            告            日本写   真印刷   株式会   社訴訟代理人弁理士            山      田      卓      二
和      田      充      夫
岡      部      博      史
稲      葉      和      久
伊      藤              晃
被            告            特許庁   長官指定代   理人             清      水              稔
山      田      正      文
田      部      元      史
堀      内      仁      子
主        文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１原告の求めた判決
特許庁が不服２０１２－１０５６５号事件について平成２４年７月２３日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は，①本願発明の解釈の誤りの有無，②周知技術認定の誤りの有無，③容易想到性判断の誤りの有無及び④手続違背の有無（拒絶理由通知の要否）である。
１特許庁における手続の経緯
原告は，平成２３年４月２８日，名称を「相互静電容量方式タッチパネル」とする発明について特許出願（特願２０１１－１０１９２６号，請求項の数１０，甲７）をし，同年８月２９日付けで拒絶理由の通知を受け（甲９），同年１１月７日付けで特許請求の範囲の全文変更等の補正をしたが（請求項の数６，甲８），同年１２月８日付けで拒絶理由の通知を受け（甲１０），平成２４年２月２８日付けで拒絶査定を受けたので（甲１１），同年６月６日，不服の審判請求をした（不服２０１２－１０５６５号，甲１２）。
特許庁は，平成２４年７月２３日付けで「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は同年８月７日原告に送達された（本件訴訟提起・平成２４年９月５日）。
２本願発明の要旨
本件出願に係る発明は，これを簡約にいえば，相互静電容量方式（相対する複数の電極の間の静電容量の変化を測定することで検知点を特定する方式）のタッチパネルの骨見え現象（透明電極のパターンが視認されてしまう現象）を低減させるために，タッチ面側にある上部の電極同士及びその対向面側にある下部の電極同士をそれぞれ近付けて配置するとともに上部の電極側に所定の規則性をもった開口部を設けるとする発明であり，上記１の平成２３年１１月７日付け手続補正書による補正後の請求項１の発明（本願発明）に係る特許請求の範囲の記載は，次のとおりである（甲８，段落符号は本判決で付した。）。
【Ａ】透光性電極材料により大略帯状に形成され，第１の方向に沿って互いに平行
に配置された複数の下部電極と，
【Ｂ】透光性電極材料により大略帯状に形成され，第１の方向と交差する第２の方向に沿って互いに平行に配置されるとともに，下部電極よりもタッチ面側に配置さ
れた複数の上部電極と，を備え，
【Ｃ】隣接する上部電極間の電気的絶縁が確保できる程度に，隣接する上部電極同士が近づいて配置され，隣接する下部電極間の電気的絶縁が確保できる程度に，隣
接する下部電極同士が近づいて配置され，
【Ｄ】上部電極と下部電極との交差部分において，上部電極に同じ大きさおよび形状を有する複数の開口部が第１および第２の方向に配置されて形成され，【Ｅ】上部電極の全体において，それぞれの開口部が第２の方向に沿って一定の間
隔で配置されている，
【Ｆ】相互静電容量方式タッチパネル。
３審決の理由の要点
(1)引用発明
引用例（特開２０１０－２５０７７０号公報，甲１）には，次の発明（引用発明）が記載されていることが認められる（段落符号は本判決で付した。）。【Ⅰ】透明電極であって，ストライプ状であって，水平方向ｘに延在している複数
の対向電極と，
【Ⅱ】透明電極であって，ストライプ状であって，垂直方向ｙに延在している複数
の検出電極と，を備え，
【Ⅲ】スリットは，各検出電極の内部において，垂直方向ｙに延在しており，複数が，垂直方向ｙおよび水平方向ｘにおいて，間を隔てて並ぶように設けられ，矩形
状のスリットが格子状に形成されている，
【Ⅳ】検出電極に設けられたスリットを介したフリンジ電界を生ずることにより，被検知体の有無による静電容量の変動が大きくなり，タッチセンサの検出感度を向
上させることができる，
【Ⅴ】静電容量型のタッチセンサからなるタッチパネル。     (2)一致点本願発明と引用発明との一致点は，次のとおりである。【ア】透光性電極材料により大略帯状に形成され，第１の方向に沿って互いに平行
に配置された複数の下部電極と，
【イ】透光性電極材料により大略帯状に形成され，第１の方向と交差する第２の方向に沿って互いに平行に配置されるとともに，下部電極よりもタッチ面側に配置さ
れた複数の上部電極と，を備え，
【ウ】上部電極と下部電極との交差部分において，上部電極に同じ大きさおよび形状を有する複数の開口部が第１および第２の方向に配置されて形成され，【エ】上部電極の全体において，それぞれの開口部が第２の方向に沿って一定の間
隔で配置されている，
【オ】相互静電容量方式タッチパネル。
(3)相違点
本願発明と引用発明との相違点は，次のとおりである。本願発明では「隣接する上部電極間の電気的絶縁が確保できる程度に，隣接する上部電極同士が近づいて配置され，隣接する下部電極間の電気的絶縁が確保できる程度に，隣接する下部電極同士が近づいて配置され」たもの（【Ｃ】）であるのに対し，引用発明（引用例）にはその様な構成（記載）がない点。
(4)相違点の判断
審決は，次のとおり，本願発明は，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないとした。


透明電極の設けられていない領域をできるだけ少なくすることで均一な視認性を確保することは，周知例１（特開２００６－３４４１６３号公報「静電容量型タッチパネル」，甲２），周知例２（特開平２－３００２４号公報「透明タツチパネル」，甲３），周知例３（特開平１１－４０３５１号公報「発光表示パネルおよびその製造方法」，甲４），周知例４（特開２０１０－２９５８号公報「静電容量型入力装置および入力機能付き表示装置」，甲５）及び周知例５（特開２０１０－８６４９８号公報「表示装置」，甲６）に記載されるように周知技術であり，引用発明において，上記周知技術を適用し，相違点に係る本願発明の構成（【Ｃ】）とすることは，当業者が容易に想到し得たものである。
なお，審決は，相違点中の「電気的絶縁が確保できる程度」の間隔の意義について，次のように説示している。
「電極間の電気的絶縁が確保できるように電極を配置するのは自明のことであるが，本願の明細書段落（【００４４】）には，上部電極の間隔について『上部電極５０の幅は，隣接する上部電極５０間の間隙よりも大きく形成されている。すなわち，（上部電極５０の幅寸法／（上部電極５０の幅寸法＋上部電極５０間の間隙寸法）が少なくとも５０％を超えるように形成されている。』と記載され，本願発明における『電気的絶縁が確保できる程度』の間隔とは，『電気的絶縁が確保できる』最小の間隔ではなく，ある程度の余裕を持たせた間隔を意味していると解される」（審決１０頁）
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（本願発明の解釈の誤り）
審決は，相違点中の「電気的絶縁が確保できる程度」の間隔について，本願明細書段落【００４４】の記載を引用して，これを，『電気的絶縁が確保できる最小の間隔』ではなく，『ある程度の余裕を持たせた間隔』を意味していると解釈した。しかしながら，本願明細書段落【００４４】の記載からは，電極の幅寸法と隣接する電極間の間隔寸法との相対的な関係を把握することができるものの，電極間の間隔の絶対的な寸法を把握することはできない。
本願発明における隣接する上部電極間の間隔及び隣接する下部電極間の間隔は，本願明細書段落【００５５】に具体的な寸法が記載されているとおり，透光性電極材料をエッチングして形成する場合に製造上求められる加工制約や透光性電極材料の電気的絶縁を確保するための電気的な特性から決定される可能な限り狭く設定された間隔であり，審決が認定判断したようにある程度の余裕を積極的に含むように決定された間隔ではない。
したがって，「電気的絶縁が確保できる程度」の間隔を，『電気的絶縁が確保できる最小の間隔』ではなく『ある程度の余裕を持たせた間隔』とした審決の認定判断には誤りがある。
２取消事由２（周知技術の誤認）
(1)周知例１～５
審決は，周知例１～５の記載から「透明電極の設けられていない領域をできるだけ少なくすることで，均一な視認性を確保すること」を周知技術と認定した。しかしながら，これは，周知例１～５の具体的な記載内容である電極の配置構成や検出方式を離れて各技術内容を抽象化又は上位概念化して，透明電極が用いられるあらゆる形態の装置において当該技術内容を周知技術とするものであり，引用発明のような静電容量方式であって電極が交差配置構造をとり，上部電極の間の間隙の大きさが検出機能に影響するタッチパネルにおいては，かような抽象化又は上位概念化された技術内容を周知技術とすることはできない。均一な視認性を確保するという解決課題自体は，タッチパネルであれば共通のものであるとしても，その解決手段はすべての方式・構造で共通ではない。各周知例についてみれば，次のとおりである。
周知例１（甲２）記載の静電容量型タッチパネルは，光通過性を有さない金属細線からなる網目構造の電極が１層のみ設けられた構成であり（【００２０】【００２１】【００２３】），引用発明のように透光性電極による電極の交差構造が採用されていない。それにもかかわらず，審決は，上記網目構造の電極間のスリット幅の寸法についての技術内容を抽象化又は上位概念化して上記周知技術を抽出した。周知例２（甲３）記載のタッチパネルは，対向配置された２枚の透明電極が物理的に接触することにより位置検出をする抵抗膜方式タッチパネルを開示するものであり（２頁右上欄１５～１９行，４頁右上欄６～１１行），引用発明のような検出電極と対向電極との間の静電容量の変化を測定する相互静電容量方式タッチパネルとは検出方式が全く相違する。抵抗膜方式の場合，電極同士が電気的に導通されていなければ足り，電極間の間隙の大きさが位置検出に実質的に影響を与えることはない。
周知例３（甲４）に記載されているのは，タッチパネルとは異なるエレクトロミネセンス（ＥＬ）発光表示パネルであり，透明電極層を１層のみ配置する構成であり（【０００１】【００２１】），引用発明のように複数の電極が交差配置された構成は採用されていない。それにもかかわらず，審決は，透明電極層を微小な空隙（分割線）により互いに分離して，分割線が肉眼では認識できないようにするという技術内容を抽象化又は上位概念化して上記周知技術を抽出した。周知例４（甲５）記載のタッチパネルは，第１と第２の各透明電極層をタッチ面側に同一層により形成された構成を採用するものであり（【００２７】【００５１】），引用発明のように電極を検出電極と対向電極に分ける構成は採用されていない。周知例４のような平面配置構造の場合，第１電極から第２電極へと向かうように形成され，電気力線を遮るような構造物が存在しないため，電極同士が電気的に導通されていなければ足り，その間の間隙の大きさが位置検出に実質的に影響を与えることはない。それにもかかわらず，審決は，透光性導電膜が存在しない領域にダミーパターンを形成して電極パターンの存在を目立たなくするという技術内容を抽象化又は上位概念化して上記周知技術を抽出した。
周知例５（甲６）記載のタッチパネルは，タッチ位置の検出に用いられる電極部分が，X電極とＹ電極とが交差していない部分とする構成を採用しているのであり（【００１６】【００１８】），引用発明のようにタッチ位置の検出に用いられる電極部分が電極同士が交差している部分とする構成とは異なる。それにもかかわらず，審決は，隣接するＸ電極とＹ電極との間隔にダミーの電極を配置してその間隔が肉眼で見えてしまうことを抑制するという技術内容を抽象化又は上位概念化して上記周知技術を抽出した。
したがって，周知技術を誤認した審決の結論は誤ったものである。
(2)追加周知例（周知例６）に対して