そして，前記イ(イ)及び(ウ)のとおり，本件発明１における「仕分排出軌道領域」における「リターンコンベア」と，引用発明１における「仕分排出領域」における「リターン手段」とは，「オーバーフロー」した受皿を搬送手段の上流側に戻すものであるか否かという点で技術的意義が相違するものである。そうすると，その前提となる引用発明１の「仕分排出領域」の構成として，本件審決が，「アキュームレート可能なコンベアで構成される箱詰プール装置１０が接続されている搬送手段下流側の仕分排出領域」と認定したことに誤りはないというべきである。したがって，原告の上記主張は，採用することができない。(ウ)原告は，受皿がリターン手段で還元される位置は，引用発明１においても，仕分読取装置５０の前段であって，受皿上の青果物の計測は終わっている（再度計測する必要はない）のであるから，この点は，相違点ではない旨主張する。しかし，前記イ(イ)及び(ウ)のとおり，本件発明１における「仕分排出軌道領域」における「リターンコンベア」と，引用発明１における「仕分排出領域」における「リターン手段」とは，「オーバーフロー」した受皿を搬送手段の上流側に戻すものであるか否かという点で技術的意義が相違するものである。すなわち，本件発明１においては，「仕分排出軌道領域から仕分ラインに排出されずにオーバーフローした受皿を搬送手段の上流側に戻すリターンコンベアを設けると共に，このリターンコンベアにより戻した受皿を前記搬送手段に送り込む位置を，前記計測軌道領域の終端と前記仕分け情報読出し手段の間とした」ものである。これに対して，引用発明１においては，リターン手段８へ受皿が流れる態様は，仕分コンベア１０１ａ，１０１ｂ（本件発明１の選別コンベアに相当するもの）から，分岐コンベア１０２ａ，１０２ｂ（本件発明１の仕分コンベアに相当するもの）に入った後の工程であって，仕分コンベア１０１ａ，１０１ｂの下流（終端）ないしは分岐コンベア１０２ａ，１０２ｂの上流に生じ得る態様ではなく，リターンコンベアにより戻した受皿を送り込む位置も，分岐コンベア１０２ａ，１０２ｂに入った後の工程である第２仕分読取装置５０の前段である。
そうすると，本件審決が，本件発明１は，「リターンコンベアにより戻した受皿を前記搬送手段に送り込む位置を，前記計測軌道領域の終端と前記仕分け情報読出し手段の間としたこと」に対し，引用発明１は，「仕分読取装置５０の前段へ受皿を還元するリターン手段とからなる」点を相違点として認定したことに誤りはないというべきである。
したがって，原告の上記主張は，採用することができない。
エ小括
以上のとおりであるから，引用発明１の認定の誤り及び相違点の認定の誤りに係る原告の主張はいずれも理由がなく，本件発明１は引用発明１と同一ではない。
(2)本件発明２，５及び６の新規性について
本件発明２，５及び６は，本件発明１の発明特定事項を全て含み，本件発明１に他の限定を付加したものである。そうすると，本件発明２，５及び６と引用発明１とは，少なくとも，本件発明１と引用発明１との相違点と同一の相違点を有し，かつ，本件発明１について前記(1)で説示した事項は，全て本件発明２，５及び６にも妥当する。
したがって，本件発明２，５及び６も，引用発明１と同一ではない。(3)以上によれば，取消事由１は理由がない。
４取消事由２（進歩性判断の誤り）について
(1)引用発明１及び技術常識に基づく本件発明１の容易想到性についてア原告は，搬送コンベアから仕分コンベアに排出されずに搬送コンベアの最終部まで搬送された青果物の取り扱いに労力を要するという課題が存在したことは，引用例１を補正した甲１２の【０００２】，【０００３】や，本件明細書の【００１２】にも記載されているように，当業者であれば自明な事項であり，引用発明１においても，排出位置の指定のない受皿は仕分排出軌道領域で排出されないが，このような場合も本件発明１の「オーバーフロー」に該当するから，引用発明１にはオーバーフローという課題が自明なものとして存在しており，さらに，仕分排出軌道領域で仕分ラインに排出されなかった受皿への対応という課題は，引用発明１におけるオーバーフローの課題の存在の有無とは別に，一般的に搬送装置の分野において周知であることから，かかる課題の解決に引用発明１の「リターン手段」の技術を用いることは，当業者であれば，容易に想到し得る旨主張する。イしかし，引用例１には，本件発明１における「オーバーフロー」の課題についての記載も示唆もない。
また，前記３(1)イ(ウ)のとおり，引用発明１においてリターン手段８（リターンコンベア８１，第２プールコンベア８２）へ受皿が流れる態様は，本件発明１における「オーバーフロー」には該当しないから，引用発明１のリターン手段８（リターンコンベア８１，第２プールコンベア８２）は，本件発明１の「仕分排出軌道領域から前記仕分ラインに排出されずにオーバーフローした受皿を前記搬送手段の上流側に戻すリターンコンベア」に相当するものではない。そして，前記３(1)イ(エ)のとおり，引用発明１において，第１段階の排出を行う排出装置６ａ，６ｂに動作不良，故障等があった場合には，その後の受皿の流れの態様が，本件発明１の「オーバーフロー」の状態になる可能性があるものの，引用例１には，その後どのように当該受皿が取り扱われるのかといった対処手段に関する記載は全くなく，少なくとも「仕分排出軌道領域から前記仕分ラインに排出されずにオーバーフローした受皿を前記搬送手段の上流側に戻すリターンコンベアを設けると共に，このリターンコンベアにより戻した受皿を前記搬送手段に送り込む位置を，前記計測軌道領域の終端と前記仕分け情報読出し手段の間とした」構成は記載されていない。
さらに，本件発明の従来技術として，「従来は，各仕分ライン毎のプール部は大きく設けずに，選別コンベアの終端に，仕分ラインに排出できなかった受皿を一括して受け入れるプール部を設けて，オーバーフローした受皿の農産物は手作業で包装することが行われている場合が多い。」（【００１２】）と記載されていることからすれば，従来は，プール部を設けてオーバーフローの対処を行う場合が多いことが把握できるから，仮に搬送コンベアから仕分コンベアに排出されずに搬送コンベアの最終部まで搬送された青果物の取り扱いに労力を要するという課題自体が自明であったとしても，当該課題の解決に引用発明１の「リターン手段」の技術を用いることを容易に想到し得たとすることはできない。
したがって，原告の前記アの主張は，採用することができない。(2)引用発明１並びに公知例１ないし５，甲１９ないし２１及び２５記載の公
知公用技術に基づく本件発明１の容易想到性について


ア原告は，甲１９ないし２１及び２５（資料６ないし資料２３）によれば，「搬送される対象物を仕分けるための情報が既に取得されており，かつ，仕分ラインで満杯等が発生したときには，搬送される対象物をリターンコンベアに戻し，文字認識装置で仕分けるための情報を読み取って仕分ラインを再度探索する」技術は，本件出願前に公然実施されていた公知公用技術であるところ，上記公知公用技術を引用発明１に適用することは，当業者にとって困難ではない旨主張する。イしかし，そもそも原告主張に係る「搬送される対象物を仕分けるための情報が既に取得されており，かつ，仕分ラインで満杯等が発生したときには，搬送される対象物をリターンコンベアに戻し，文字認識装置で仕分けるための情報を読み取って仕分ラインを再度探索する」公知公用技術は，スイカを仕分けした後に箱詰めされた製品箱を搬送するパレタイザー積込工程に関するものであることは，その主張自体から明らかであって，本件発明１のように，「農産物を載せた受皿」を搬送手段で搬送しつつ，「計測軌道領域」において受皿上の農産物を選別仕分けする情報を計測し，「仕分排出軌道領域」において該当する仕分区分の仕分ラインに該受皿を排出する「農産物の選別装置」に関するものではなく，本件発明１及び引用発明１とは，その前提となる技術が相違するというべきである。そうすると，原告主張に係る上記公知公用技術には，本件発明１の構成に係る「前記仕分排出軌道領域から前記仕分ラインに排出されずにオーバーフローした受皿を前記搬送手段の上流側に戻すリターンコンベアを設ける」ことも，「リターンコンベアにより戻した受皿を前記搬送手段に送り込む位置を，前記計測軌道領域の終端と前記仕分け情報読出し手段の間としたこと」のいずれも開示されておらず，仮に，原告主張に係る公知公用技術が認められたとしても，前提となる技術が相違し，引用発明１と組み合わせることによって，相違点に係る本件発明１の構成に想到することはできない。
したがって，原告の前記アの主張は，採用することができない。(3)引用発明１及び引用発明２に基づく本件発明１の容易想到性についてア原告は，多数の品物を搬送しながら同一目的の仕分先に排出して仕分ける装置において，仕分先が満杯で排出できない事態が発生するとの課題を解決するという技術思想として引用発明２を認定すべきであって，引用例２記載の仕分コンベア１７は，本件発明１におけるオーバーフローした受皿を搬送手段の上流側に戻すリターンコンベアを含んでいるところ，引用発明１と引用発明２の共通点は多いことから，引用発明１と引用発明２とは技術分野の関連性を有しており，これは両発明を組み合わせることの動機付けとなり得るのであって，引用発明２の技術を引用発明１に適用することは当業者にとって困難ではない旨主張する。
イ引用発明２について
引用例２（甲３）の記載によれば，引用発明２に関し，以下の点が開示されていることが認められる（下記記載中に引用する図１は別紙３を参照。）。
(ア)特許請求の範囲
【請求項１】
仕分コンベヤによって搬送される仕分物品を仕分シュートに仕分ける１つ又は複数の仕分システムの前記仕分シュートが複数合流する合流シュートにおいて，合流する前記複数の仕分シュートの内何れか１つの仕分シュートは鉄板，樹脂等で形成され且つ当該仕分シュートを滑り降りる仕分物品を検知する第１物品検知センサーを有し，合流する前記複数の仕分シュートの内残りの仕分シュートは仕分物品を搬送する搬送コンベヤと前記搬送コンベヤ上の仕分物品を検知する第２物品検知センサーとを有し，前記第１，第２物品検知センサーは前記複数の仕分シュートの合流点より上流に設けられ，前記第２物品検知センサーは前記第１物品検知センサーが作動した後，所定の時間内に作動したとき前記搬送コンベヤを停止させることを特徴とする，合流シュート。
【請求項２】
前記合流点より下流で満杯になった仕分物品を検知し，前記仕分コンベヤからの物品の送り込みを停止させる満杯検知センサーを前記合流点より下流に具えた，請求項１の合流シュート。
(イ)産業上の利用分野
引用発明２は，仕分コンベヤによって搬送される仕分物品を仕分シュートに仕分ける複数の仕分システムの仕分シュートが合流する合流シュートにおいて，いずれか１つの仕分シュートを流れる仕分物品の流れを，他の仕分シュートを流れる仕分物品の流れより優先させて，合流点での仕分物品同士の衝突を回避するための合流シュートに関する（【０００１】）。
(ウ)従来の技術
従来から，仕分システムは，例えば，倉庫において保管物の仕分に使用されたり，運送会社やデパートの集配センターにおいて配達物の仕分に使用されたりしている。この場合，仕分けられる保管物，配達物等の仕分物品は，形状や大きさが同じ物同士，又は，形状や大きさが異なっても配達地域が同じ物同士等の様に，仕分目的が同一な物同士に仕分けられる。このため，１つ又は複数の仕分システムの複数の仕分シュートの内，仕分物品の仕分目的が同一な仕分シュートは，１箇所で合流して合流シュートを形成している（【０００２】，【０００３】）。
(エ)考案が解決しようとする課題
ところが，このような合流シュートであると，複数の仕分シュートから送られてきた仕分物品同士が合流点において，衝突し，仕分物品の流れが悪くなるという問題点を有している。また，最悪の場合には仕分物品が合流点に詰まり，仕分物品の流れが止まるという問題点も有している。そのほか，仕分物品同士が衝突したとき，仕分物品が損傷を受けるという問題点も有している（【０００４】）。
(オ)課題を解決するための手段
引用発明２は，仕分コンベヤによって搬送される仕分物品を仕分シュートに仕分ける１つ又は複数の仕分システムの前記仕分シュートが複数合流する合流シュートにおいて，合流する前記複数の仕分シュートの内いずれか１つの仕分シュートは鉄板，樹脂等で形成され，かつ，当該仕分シュートを滑り降りる仕分物品を検知する第１物品検知センサーを有し，合流する前記複数の仕分シュートの内残りの仕分シュートは仕分物品を搬送する搬送コンベヤと前記搬送コンベヤ上の仕分物品を検知する第２物品検知センサーとを有し，前記第１，第２物品検知センサーは前記複数の仕分シュートの合流点より上流に設けられ，前記第２物品検知センサーは前記第１物品検知センサーが作動した後，所定の時間内に作動したとき前記搬送コンベヤを停止させる合流シュートにより，前記の課題を解決した（【０００５】）。
(カ)実施例


ａ図１に示す第１実施例の合流シュートについて説明する。第１実施例の合流シュート１１は，１つの仕分システム１２の仕分シュートが複数合流して形成されている。仕分システム１２は，仕分物品Ｗを自動的に仕分けるシステムであり，仕分コンベヤ１７，仕分シュート１３，１５等を有している（【０００８】）。仕分コンベヤ１７は，軌道上を循環移動する複数のトレー１９を有している。トレー１９は，指定された仕分シュートの所まで移動してくると，自動的に傾いて積載している仕分物品Ｗを仕分シュートに送り込むようになっている（【０００９】）。合流シュート１１を構成している仕分シュートの内，１つの仕分シュート１３は主流シュートであり，残りの仕分シュート１５は副流シュートである。副流シュート１５は，主流シュート１３に連続的に仕分物品Ｗが送り込まれたとき，主流シュートに仕分物品が滞留する恐れがあるため，補助的に仕分物品Ｗを受け取るために設けられている。このため，主流シュート１３上の仕分物品Ｗ１の流れは，副流シュート１５上の仕分物品Ｗ２の流れよりも優先される（【００１０】）。主流シュート１３は，仕分物品Ｗ１が滑り易い鉄板によって断面コ字状に形成され，傾斜して設置されている。主流シュート１３の入口の両側には，主流シュート１３に仕分物品Ｗ１が投入されたことを検知する投入検知センサー２１，２１が取り付けられている。また，主流，副流シュート１３，１５の合流点２２のやや上流の両側には，主流シュート１３を滑り降りる仕分物品Ｗ１を検知する通過センサー（第１物品検知センサー）２３，２３が取り付けられている（【００１１】）。副流シュート１５は，「く」の字状に屈曲している部分に複数の搬送コンベヤ２４を有している。搬送コンベヤ２４の両端には，鉄板製或いは樹脂製の案内シュート２５，２６が接続されている。副流シュート１５の入口の両側にも，副流シュート１５に仕分物品Ｗ２が投入されたことを検知する投入検知センサー３１，３１が取り付けられている（【００１２】）。
また，合流点２２のやや上流の副流シュート１５の両側には，搬送コンベヤ２４によって搬送される仕分物品Ｗ２を検知するタイミングセンサー（第２物品検知センサー）３２，３２が取り付けられている。このタイミングセンサー３２は，通過センサー２３が主流シュート１３を滑り降りる仕分物品Ｗ１を検知した後，所定の時間（オフ・ディレータイム）内に搬送コンベヤ２４上に仕分物品Ｗ２があることを検知したとき，搬送コンベヤ２４を停止させるようになっている（【００１３】）。合流点２２より下流の両側には，満杯検知センサー４０，４０が設けられている。満杯検知センサー４０は，合流点２の下流側に詰まって滞留した仕分物品Ｗ１，Ｗ２を検知し，仕分コンベヤ１７からの仕分物品Ｗの投入を停止させるようになっている（【００１４】）。
ｂ次に動作を説明する。仕分目的が同一な仕分物品Ｗは，仕分コンベヤ１７から主流シュート１３又は副流シュート１５に送り込まれる。主流シュート１３に送り込まれた仕分物品Ｗ１は，まず，投入検知センサー２１によって，主流シュート１３に投入されたことが検知される。その後，仕分物品Ｗ１は，主流シュート１３の傾斜によって滑り降りて通過センサー２３の前をする。通過センサー２３は仕分物品Ｗ１の通過を検知する。そして，仕分物品Ｗ１は，合流点２２を通過して１箇所に集められる（【００１５】）。
一方，副流シュート１５に送り込まれた仕分物品Ｗ２も，まず，投入検知センサー３１によって，副流シュート１５に投入されたことが検知される。その後，仕分物品Ｗ２は，搬送コンベヤ２４によって合流点２２に送り込まれ，主流シュート１３によって送り込まれてきた仕分物品Ｗ１と同じ場所に集められる。この間に，タイミングセンサー３２は，搬送コンベヤ２４上の仕分物品Ｗ２の通過を検知する（【００１６】）。
このとき，通過センサー２３が作動した後，ある一定の時間内にタイミングセンサー３２が作動した場合には，タイミングセンサー３２は，搬送コンベヤ２４を直ちに停止させ，副流シュート１５上の仕分物品Ｗ２が合流点２２に送り込まれないようにする。これによって，主流シュート１３の仕分物品Ｗ１の流れが優先され，合流点２２における，主流シュート１３の仕分物品Ｗ１と副流シュート１５の仕分物品Ｗ２との衝突が回避される。また，合流点２２における仕分物品Ｗ１，Ｗ２の詰まりも回避され，仕分物品Ｗ１，Ｗ２は円滑に流れる。さらに，仕分物品Ｗ１，Ｗ２の損傷も防止される（【００１７】）。
このようにして，主流シュート１３と副流シュート１５とによって仕分物品Ｗ１，Ｗ２は１箇所に集められるが，集められた仕分物品Ｗ１，Ｗ２を作業員が処理しきれない場合，仕分物品Ｗ１，Ｗ２は，滞留し，満杯検知センサー４０によって検知される。満杯検知センサー４０は，仕分物品Ｗ１，Ｗ２を検知し，ある一定の時間，ＯＮ状態が続いた場合に，その仕分物品Ｗ１，Ｗ２を，滞留仕分物品として検知する（【００１８】）。
満杯検知センサー４０は，滞留仕分物品を検知したとき，仕分コンベヤ１７からの投入された新たな仕分物品が投入検知センサー２１，３１の前を通過した場合，その後の，仕分コンベヤ１７からの仕分物品の投入を停止させる。物品の投入を停止されられた仕分コンベヤ１７は，投入停止が解除されるまで，投入を停止させられた仕分物品を積載したまま循環移動する。そして，仕分物品の滞留が解消されると，仕分コンベヤ１７からの仕分物品の投入が再開される（【００１９】）。
(キ)考案の効果
請求項１の合流シュートは，例えば，複数の仕分シュートの内，仕分物品の流れの多い主流シュートを仕分物品が滑り易い鉄板製，樹脂製等で形成された仕分シュートとし，主流シュートより仕分物品の流れの少ない副流シュートを搬送コンベヤを有し制御機能を備えた仕分シュートとしたので，主流シュートの仕分物品の流れが優先され，合流点における仕分物品同士の衝突が回避されるという効果を奏する。また，仕分物品の詰まりと，損傷も防止することができる。請求項２の合流シュートは，満杯センサーによって，仕分シュートの合流点より下流で満杯になった仕分物品を検知し，仕分コンベヤからの物品の送り込みを停止するようになっているため，仕分物品のさらなる滞留を防止することができる（【００３０】）。


平成２４年２月２８日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２２年（ワ）第１１６０４号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成２３年１１月２４日
判          決
東京都荒川区＜以下略＞
原            告                Ａ１訴訟代理人弁護士            坂本    誠一同                          森田    智宏
埼玉県北足立郡＜以下略＞
被            告            梅松    院
埼玉県鴻巣市＜以下略＞
被            告            池元    院
埼玉県朝霞市＜以下略＞
被            告            台雲    寺上記被告３名訴訟代理人弁護士     宮澤    征男同                          廣川    英史同                          田村    彰浩
神奈川県鎌倉市＜以下略＞
被            告            株式会社石長訴訟代理人弁護士            丸山        健同                          木下    祐介同                          大森    孝参訴訟復代理人弁護士          南東    雄介
埼玉県狭山市＜以下略＞
被            告            有限会社岩崎石材訴訟代理人弁護士            丸山        健同                          木下    祐介訴訟復代理人弁護士          大森    孝参同                          南東    雄介
埼玉県蓮田市＜以下略＞
被            告            有限会社一富士商事訴訟代理人弁護士            青木        孝同                          橋本    栄三同                          鈴木    研一同                          西村    浩一
主          文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
１被告梅松院は，原告に対し，８１８万１０００円及びこれに対する平成２１年５月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２被告池元院は，原告に対し，５２１万１０００円及びこれに対する平成２１年５月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。３被告台雲寺は，原告に対し，１６３７万５５００円及びこれに対する平成２１年５月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。４被告株式会社石長は，原告に対し，１７０３万７０００円及びこれに対する平成２１年５月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。５被告有限会社岩崎石材は，原告に対し，１２７３万０５００円及びこれに対する平成２１年５月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
６被告有限会社一富士商事は，原告に対し，１７０３万７０００円及びこれに対する平成２１年５月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，後記１(2)記載の登録商標（以下「本件商標」といい，その商標権を「本件商標権」という。）の商標権者である原告が，①被告梅松院，被告株式会社石長（以下「被告石長」という。）及び被告有限会社一富士商事（以下「被告一富士商事」という。）が，共同して，「グレイブガーデンみどりの森」という名称の霊園における墓地の永代使用権を販売するに当たり，その広告に別紙被告標章目録１記載の標章（以下「被告標章１」という。）を付して頒布するなどしたこと，②被告池元院，被告石長及び被告一富士商事が，共同して，「グレイブガーデン北本」という名称の霊園における墓地の永代使用権を販売するに当たり，その広告に別紙被告標章目録２記載の標章（以下「被告標章２」という。）を付して頒布するなどしたこと，③被告台雲寺及び被告有限会社岩崎石材(以下「被告岩崎石材」という。)が，共同して，「グレイブガーデンあさか野」という名称の霊園における墓地の永代使用権を販売するに当たり，その広告に別紙被告標章目録３(1)記載の標章（以下「被告標章３(1)」という。）を付して頒布するなどしたこと，④被告台雲寺，被告石長及び被告一富士商事が，共同して，「グレイブガーデンセカンドステージ」という名称の霊園における墓地の永代使用権を販売するに当たり，その広告に別紙被告標章目録３(2)記載の標章（以下「被告標章３(2)」といい，被告標章１，２，３(1)及び３(2)を併せて「被告各標章」という。）を付して頒布するなどしたことは，それぞれ本件商標に類似する標章を本件商標の指定役務と同一の役務に関する広告に使用する行為（商標法３７条１号，２条３項８号）であって，本件商標権の侵害に当たる旨主張して，被告らに対し，共同不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。１争いのない事実等（証拠の摘示のない事実は，争いのない事実又は弁論の全趣旨により認められる事実である。）
(1)当事者
ア原告は，平成１８年１０月５日，宗教法人である総本山世界平和寺（以下「世界平和寺」という。）の責任役員に就任し，以来その地位にある（甲６の７，甲４５，４９，５１，５２，原告本人）。
イ(ア)被告梅松院，被告池元院及び被告台雲寺（以下，これらを併せて「被告各寺院」という。）は，いずれも，各自の宗派の教義をひろめ，儀式行事を行い，信者を教化育成することなどを目的として，宗教法人法に基づいて設立された宗教法人である。
(イ)被告石長は，石材の加工及び販売，土木工事の設計施工，不動産の賃貸，管理，売買及び仲介等を目的とする株式会社である。(ウ)被告岩崎石材は，墓石の設計，加工及び販売，墓地の造成工事請負及び販売，霊園経営コンサルタント業等を目的とする特例有限会社である（以下，被告石長及び被告岩崎石材を併せて「被告各石材店」という。）。
(エ)被告一富士商事は，土木建築工事の設計請負及び施工等を目的とする特例有限会社である。
(2)原告の登録商標
原告は，以下の登録商標（本件商標）の商標権者である（甲２１，２２）。登録番号            商標登録第４４２６１２２号出願日              平成１１年６月１１日登録日              平成１２年１０月２０日
商品及び役務の区分第４２類
指定役務            墓地又は納骨堂の提供登録商標            別紙商標目録記載のとおり
(3)被告らの行為
ア被告標章１の使用等
(ア)被告梅松院は，平成１７年１１月，埼玉県北足立郡＜以下略＞において，「グレイブガーデンみどりの森」との名称を付した霊園を開園したが，平成２１年４月，当該霊園の名称を「みどりの森」に変更した（以下，名称変更の前後を問わず，この霊園を「本件霊園１」という。）。


(イ)被告梅松院は，平成１７年４月２９日，被告石長との間で，本件霊園１内の墓地の永代使用権の販売業務を被告石長に委託することなどを内容とする「墓地永代使用権設定販売委託等業務提携契約書」（乙５の２）に基づく契約（以下「被告梅松院・被告石長間販売委託契約」という。）を締結した。同契約においては，①被告石長が被告梅松院に受託保証金を預託すること，②被告石長は，本件霊園１内の墓地の永代使用権を利用者に販売し，その永代使用料を代理徴収して，被告石長の当該永代使用料の返還債務と被告梅松院の上記受託保証金の返還債務とを相殺勘定して清算を行うこと，③上記永代使用権の販売の宣伝は，被告梅松院と被告石長が協議して行い，宣伝費は被告石長が負担すること，④被告石長が販売した上記永代使用権の利用者の建墓工事は，被告石長が独占的に行うことができるものとすることなどが合意された（乙５の２）。
(ウ)被告石長は，平成１７年１１月ころから平成２１年４月までの間，被告梅松院・被告石長間販売委託契約に基づく受託業務として，本件霊園１内の墓地の永代使用権の販売を行い，その際，その販売のためのチラシ広告やカタログに被告標章１を付して頒布し，また，インターネット上の広告に被告標章１を掲示した。
(エ)被告一富士商事は，平成１７年９月ころから同年１２月ころにかけて，本件霊園１内における墓地造成工事を行った（丁１）。
イ被告標章２の使用等
(ア)被告池元院は，平成１８年８月ころ，埼玉県北本市＜以下略＞において，「グレイブガーデン北本」との名称を付した霊園を開園したが，平成２１年４月，当該霊園の名称を「北本霊園」に変更した（以下，名称変更の前後を問わず，この霊園を「本件霊園２」という。）。(イ)被告池元院は，平成１７年ないし平成１８年ころ，被告石長との間で，本件霊園２内の墓地の永代使用権の販売業務を被告石長に委託することなどを内容とする契約（以下「被告池元院・被告石長間販売委託契約」という。）を締結した。同契約においては，前記ア(イ)の被告梅松院・被告石長間販売委託契約とおおむね同様の合意がされた。(ウ)被告石長は，平成１８年８月ころから平成２１年４月までの間，被告池元院・被告石長間販売委託契約に基づく受託業務として，本件霊園２内の墓地の永代使用権の販売を行い，その際，その販売のためのチラシ広告やカタログに被告標章２を付して頒布し，また，インターネット上の広告に被告標章２を掲示した。
(エ)被告一富士商事は，平成１８年４月ころから同年７月ころにかけて，本件霊園２内における墓地造成工事を行った（丁２）。
ウ被告標章３(1)の使用等
(ア)被告台雲寺は，平成１４年１０月，埼玉県朝霞市＜以下略＞において，「グレイブガーデンあさか野」との名称を付した霊園を開園したが，平成２１年４月，当該霊園の名称を「芝生の霊園あさか野」に変更した（以下，名称変更の前後を問わず，この霊園を「本件霊園３(1)」という。）。
(イ)被告台雲寺は，平成１４年１２月１２日，被告岩崎石材との間で，本件霊園３(1)内の墓地の永代使用権の販売業務を被告岩崎石材に委託することなどを内容とする「墓地永代使用権設定販売委託等業務提携契約書」（乙７）に基づく契約（以下「被告台雲寺・被告岩崎石材間販売委託契約」という。）を締結した。同契約においては，①被告岩崎石材が被告台雲寺に受託保証金を預託すること，②被告岩崎石材は，本件霊園３(1)内の墓地の永代使用権を利用者に販売し，その永代使用料を代理徴収して，被告岩崎石材の当該永代使用料の返還債務と被告台雲寺の上記受託保証金の返還債務とを相殺勘定して清算を行うこと，③上記永代使用権の販売の宣伝は，被告台雲寺と被告岩崎石材が協議して行い，宣伝費は被告岩崎石材が負担すること，④被告岩崎石材が販売した上記永代使用権の利用者の建墓工事は，被告岩崎石材が独占的に行うことができるものとすることなどが合意された（乙７）。
(ウ)被告岩崎石材は，平成１４年１２月ころから平成２１年４月までの間，被告台雲寺・被告岩崎石材間販売委託契約に基づく受託業務として，本件霊園３(1)内の墓地の永代使用権の販売を行い，その際，その販売のためのチラシ広告やカタログに被告標章３(1)を付して頒布し，また，インターネット上の広告に被告標章３(1)を掲示した。
エ被告標章３(2)の使用等
(ア)被告台雲寺は，平成１９年１０月，埼玉県朝霞市＜以下略＞において，「グレイブガーデンセカンドステージ」との名称を付した霊園を開園したが，平成２１年４月，当該霊園の名称を「芝生の霊園あさか野セカンドステージ」に変更した（以下，名称変更の前後を問わず，この霊園を「本件霊園３(2)」といい，また，本件霊園１，本件霊園２，本件霊園３(1)及び本件霊園３(2)を併せて「本件各霊園」という。）。(イ)被告台雲寺は，平成１９年ころ，被告石長との間で，本件霊園３(2)内の墓地の永代使用権の販売業務を被告石長に委託することなどを内容とする契約（以下「被告台雲寺・被告石長間販売委託契約」という。）を締結した。同契約においては，前記ア(イ)の被告梅松院・被告石長間販売委託契約とおおむね同様の合意がされた。(ウ)被告石長は，平成１９年１０月ころから平成２１年４月までの間，被告台雲寺・被告石長間販売委託契約に基づく受託業務として，本件霊園３(2)内の墓地の永代使用権の販売を行い，その際，その販売のためのチラシ広告やカタログに被告標章３(2)を付して頒布し，また，インターネット上の広告に被告標章３(2)を掲示した。(エ)被告一富士商事は，平成１９年８月ころから同年１１月ころにかけて，本件霊園３(2)内における墓地造成工事を行った（丁３）。
２争点
本件の争点は，①被告各標章は，本件商標に類似するか（争点１），②被告各石材店は，本件商標の指定役務と同一の役務に関する広告に被告各標章を使用したか（争点２），③被告一富士商事は，本件商標権侵害の共同不法行為責任を負うか（争点３），④本件商標権の効力は，商標法２６条１項３号により被告各標章に及ばないか（争点４），⑤原告が被告らに対し本件商標権に基づく損害賠償請求権を行使することは，権利の濫用となるか（争点５），⑥原告における損害の発生及び損害額（争点６）である。


第３争点に関する当事者の主張
１争点１（商標の類否）について
(1)原告の主張
本件商標の構成は，別紙商標目録記載のとおりであるところ，「ＧＲＡＶＥＧＡＲＤＥＮ」及び「グレイブガーデン」の各文字は，英語にも，日本語にも存在しない単語であり，「墓」を意味する「ＧＲＡＶＥ（グレイブ）」と，「庭」を意味する「ＧＡＲＤＥＮ(ガーデン)」という二つの言葉を統合することで，これまでの墓地，墓苑又は霊園とは異なった明るいイメージを与える言葉として原告が作り出した造語である。一方，被告各標章の構成は，それぞれ別紙被告標章目録記載のとおりであるところ，いずれも，「グレイブガーデン」の各文字部分が先頭に目立つように配置され，上記各文字部分に，墓地を提供する場所を示す言葉である「みどりの森」（被告標章１），「北本」（被告標章２）及び「あさか野」（被告標章３(1)）や，「あさか野」の「２番目の場所」であることを示す「セカンドステージ」（被告標章３(2)）の言葉が付加されているにすぎないことからすると，被告各標章の要部はいずれも「グレイブガーデン」の文字部分であるといえる。
そして，本件商標と被告各標章の要部とを対比すると，本件商標と被告各標章とがそれぞれ類似することは明らかである。
(2)被告らの主張
ア被告各石材店及び被告一富士商事の主張
原告は，被告各標章において，「グレイブガーデン」の文字部分が要部である旨を主張するが，「グレイブガーデン」という言葉は，「墓」を意味する「ＧＲＡＶＥ（グレイブ）」と，「庭園」を意味する「ＧＡＲＤＥＮ（ガーデン）」をつなぎ合わせたもので，墓地，墓苑ないし霊園の意味で通常使用される用語にすぎないから，被告各標章の当該部分が，特に自他識別力を発揮するものとはいえない。
したがって，被告各標章においては，「グレイブガーデン」の文字部分が特に要部として認識されるものではなく，それ以外の「みどりの森」，「北本」，「あさか野」及び「セカンドステージ」の各文字部分等をも含めた不可分一体のものとして認識されるというべきである。してみると，「グレイブガーデン」の文字のみならず，これに続く地名等が主従の別なく一体として結合した被告各標章と，「ＧＲＡＶＥＧＡＲＤＥＮ」及び「グレイブガーデン」の文字のみから成る本件商標とでは，その外観も呼称も異なるものといえるから，本件商標と被告各標章とは，いずれも類似しない。
イ被告各寺院の主張
原告の主張は争う。
２争点２（被告各石材店についての役務の類否）について
(1)原告の主張
被告石長は，本件霊園１，本件霊園２及び本件霊園３(2)内の墓地の永代使用権を販売するための広告において，被告標章１，２及び３(2)をそれぞれ使用し，また，被告岩崎石材は，本件霊園３(1)内の墓地の永代使用権を販売するための広告において，被告標章３(1)を使用したものであるところ，墓地の永代使用権の販売行為は，本件商標の指定役務のうち，「墓地の提供」に含まれるものといえる。また，本件各霊園における永代使用権の設定行為と墓地墓石の販売行為は一体として行われ，これを行う石材店も被告各石材店に限定されているのであるから，被告らは，共同して，「墓地又は納骨堂の提供」を行っているものといえる。
したがって，被告各石材店は，本件商標の指定役務と同一の役務に関する広告に被告各標章を使用したものである。
(2)被告各石材店の主張
被告各石材店が業として行っているのは，①墓石の販売，②墓石の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，③墓石への彫刻，④霊園における建墓工事の請負であり，被告各石材店が被告各標章を使用して行った広告も，これらの役務に関するものにほかならない。しかるところ，特許庁の商品及び役務の区分によれば，本件商標の指定役務である「墓地又は納骨堂の提供」が第４２類（現在の第４５類）であるのに対し，上記①の「墓石」は第１９類，上記②の「墓石の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は第３５類，上記③の「墓石への彫刻」は第４０類，上記④の「建墓工事」は第３７類であって，いずれも本件商標の指定役務とは，商品及び役務の区分が全く異なっている。
したがって，被告各石材店は，本件商標の指定役務と同一の役務に関する広告に被告各標章を使用したものとはいえない。
３争点３（被告一富士商事の共同不法行為責任の有無）について
(1)原告の主張
被告一富士商事は，被告各寺院の委託を受け，本件霊園１，本件霊園２及び本件霊園３(2)について，墓地，埋葬等に関する法律（以下「墓埋法」という。）１０条１項に基づく墓地経営許可の申請の代行及び墓地造成工事等を行ったものである。
そして，被告一富士商事は，被告各寺院が上記各霊園に「グレイブガーデン」を含む名称を付して墓地の経営及び永代使用権の販売を行うことを熟知しながら，これらの霊園についての墓地経営許可申請を代行するとともに，墓地造成工事を行って，各霊園の開園及び墓地の販売に協力し，ひいては，被告各寺院及び被告各石材店による本件商標権の侵害行為（墓地永代使用権の販売のための広告に被告各標章を使用する行為）に協力した。したがって，被告一富士商事の上記行為は，本件商標権侵害の共同不法行為に当たるから，原告に対し，その共同不法行為責任を負う。
(2)被告一富士商事の主張
被告一富士商事は，被告各寺院から原告主張の委託を受けたことはなく，本件霊園１，本件霊園２及び本件霊園３(2)についての墓地経営許可の申請業務を代行したこともない。
被告一富士商事は，被告各寺院の霊園開設事業に関与していた有限会社坂内企画及び有限会社キャッツメイクとの間の請負契約に基づき，上記各霊園における墓地造成工事を行ったにすぎず，被告各寺院及び被告各石材店が行った墓地永代使用権の販売やそのための広告には何ら関与していない。
したがって，被告一富士商事は，本件商標権の侵害行為に協力したことはないから，原告主張の共同不法行為責任を負うべき理由はない。４争点４（商標法２６条１項３号該当性）について
(1)被告らの主張


被告各標章のうち，「グレイブガーデン」の文字部分は，「墓地」や「霊園」と同義の「墓園」を英訳した用語にすぎず，そのことは，高校卒業程度の英語力があれば，容易に理解できることである。
そうすると，被告各石材店が「グレイブガーデン」の文字部分を含む被告各標章を，本件各霊園における墓地の永代使用権の販売，すなわち「墓地の提供」の役務に関する広告に表示した行為は，当該役務の普通名称，提供の場所，提供の用に供する物，態様又は提供の方法を普通に用いられる方法で表示したものというべきである。
したがって，被告らによる被告各標章の使用は，商標法２６条１項３号に掲げる商標の使用に当たるから，本件商標権の効力は及ばない。
(2)原告の主張
被告らは，「ＧＲＡＶＥＧＡＲＤＥＮ（グレイブガーデン）」の用語が，「墓園」を意味する英単語として存在しているかのように主張するが，そのような英単語は存在せず，当該用語は，前記１(1)のとおり，「墓」を意味する「ＧＲＡＶＥ（グレイブ）」と，「庭」を意味する「ＧＡＲＤＥＮ（ガーデン）」という二つの言葉を統合して原告が作り出した造語である。
したがって，被告各標章は，「墓地の提供」の役務についての普通名称，提供の場所，提供の用に供する物，態様又は提供の方法を普通に用いられる方法で表示したものとはいえず，商標法２６条１項３号の商標には当たらない。
５争点５（権利濫用の成否）について
(1)被告らの主張
以下の諸事情に鑑みれば，原告が被告らに対し，本件商標権に基づく損害賠償請求権を行使することは，権利の濫用に当たるというべきである。ア本件商標の商標登録に商標法３条１項柱書きに違反する無効理由があ
ること
(ア)商標法３条１項柱書きは，「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については，次に掲げる商標を除き，商標登録を受けることができる。」と規定する。
そして，特許庁の商標審査基準（第９版）をみると，「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をしないことが明らかであるときは，原則として，商標法３条１項柱書きにより登録を受けることができる商標に該当しないものとされ，その一例として，「指定商品又は指定役務に係る業務を行うことができる者が法令上制限されているため，出願人が指定商品又は指定役務に係る業務を行わないことが明らかな場合」が挙げられている。
(イ)この点，本件商標の指定役務とされる「墓地又は納骨堂の提供」に係る業務についてみると，墓地や納骨堂を経営しようとする者は，墓埋法１０条１項により都道府県知事の許可を受けなければならないものとされるところ，厚生労働省が示す「墓地経営・管理の指針」では，墓地の永続性及び非営利性の確保の観点から，営利企業を墓地の経営主体として認めることは適当でないとの考えが示されており，さらに，全国の各地方公共団体が定める墓地の経営許可に関する条例では，墓地及び納骨堂の経営主体を，原則として地方公共団体，宗教法人又は公益法人（以下「宗教法人等」という。）に限定し，個人が「墓地」の経営を許される場合を，「自己又は自己の親族のために設置された墓地を自己又は自己の親族のために引き継いで経営しようとするとき。」や「災害の発生又は公共事業の実施に伴い自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転して，自己又は自己の親族のために新たに墓地を経営しようとする場合で，宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと町長が認めるとき。」などのごく例外的な場合に限定している。
してみると，そもそも個人である原告は，「自己の業務」として「墓地又は納骨堂の提供」の役務に係る業務を行うことが法令上許されていないものといえるから，本件商標が，出願人たる原告において「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」でないことは明らかである。
したがって，本件商標の商標登録には，商標法３条１項柱書きに違反する無効理由がある。
(ウ)この点，原告は，後記のとおり，墓地や納骨堂の経営主体が法令上宗教法人等に限られているとしても，宗教法人等の「墓地又は納骨堂の提供」の役務に係る業務を当該宗教法人等から委託を受けた者が行うことまでが法令上制限されるものではないとした上で，原告は，宗教法人である世界平和寺の相談役又は責任役員の地位にあり，同宗教法人から本件商標を使用した「墓地又は納骨堂の提供」の役務に係る業務を含む「高齢者元気村サンパラダイス」の事業等の遂行を委ねられ，「墓地又は納骨堂の提供」の役務に係る業務を「自己の業務」として行ってきたものであるから，本件商標の商標登録が商標法３条１項柱書きに違反するとはいえない旨を主張する。
しかしながら，ここで原告のいう「委託」が，宗教法人等が「墓地又は納骨堂の提供」の役務に係る業務を他者に「丸投げ」して，これを全て行わせることを意味するとすれば，そのような「委託」は，墓埋法が禁止する「名義貸し」に当たるから，許容されるものではない。他方，原告のいう「委託」が，宗教法人等が行う「墓地又は納骨堂の提供」の役務に係る業務のうち，永代使用権の販売行為等の一部の業務を他者に行わせることを意味するとすれば，そのような受託者の行為は，あくまで墓地の経営主体である宗教法人等の「墓地又は納骨堂の提供」の役務に係る業務の一環として行われるものにすぎないから，当該業務それ自体が受託者自身の業務となるものではない。したがって，原告の上記主張は理由がない。
(エ)以上のとおり，本件商標の商標登録には商標法３条１項柱書きに違反する無効理由があるものといえるが，本件商標については，その設定登録の日（平成１２年１０月２０日）から既に商標法４７条１項所定の５年の除斥期間が経過しているため，商標登録無効審判の請求をすることができず，したがって，被告らが，本件において，当該無効を理由とする権利行使制限の抗弁（商標法３９条，特許法１０４条の３第１項）を主張することはできない。
しかしながら，原告による本件商標権の行使が除斥期間の経過によって許容されるとするならば，墓地の永続性・非営利性の確保の観点から，その経営主体を宗教法人等に限っている現行法の法秩序を著しく乱すこととなるから，このような商標権の行使は，権利の濫用として許されないと解すべきである。


イ本件商標には，原告の信用が化体しておらず，出所識別機能がないこと(ア)原告がこれまでに本件商標を「墓地又は納骨堂の提供」の役務に係る業務に使用してきたという事実は何ら認められないから，本件商標は，原告の信用を化体するものではなく，出所識別機能を有しない。したがって，被告らが「墓地の提供」の役務に関して被告各標章を使用しても，本件商標の出所識別機能が害されることはない。(イ)原告は，後記のとおり，これまで，宗教法人である世界平和寺の相談役又は責任役員として，全国各地において，「高齢者元気村サンパラダイス」の事業等を遂行する中で，「墓地又は納骨堂の提供」の役務に関して本件商標を使用してきた旨主張するが，原告提出の各証拠によっても，そのような事実を認めることはできない。ウ本件商標の登録出願は不法な利益を取得しようとする意図によるもの
と推測されること
被告各寺院は，平成２１年４月３日，原告の代理人弁護士から，本件各霊園に「グレイブガーデン」の名称を使用することを止めるようにとの警告書の送付を受けたことから，それぞれ速やかに本件各霊園の名称を変更する手続をとった。
ところが，その後，原告の関係者から依頼されたという「敬天新聞社」のＢ１なる人物が，街宣車を被告各寺院に乗り付けたり，被告各寺院及び本件各霊園の経営に不正があるかのように記載したチラシを配布するなどの行為に及んだ。
このように，原告が，被告各寺院に対して常識に反する手段で圧力をかけてきたことからすれば，原告は，宗教法人等が営む霊園事業に介入して不法な利益を取得する意図をもって，本件商標の登録出願を行ったものと推測される。
(2)原告の主張
ア本件商標の商標登録に商標法３条１項柱書きに違反する無効理由があ
るとの主張について
(ア)墓埋法１０条１項による墓地又は納骨堂の経営の許可については，行政上の通知により戦後一貫して宗教法人等にのみ与えられる運用がされており，これを受けて各都道府県等の条例においても，墓地及び納骨堂の経営主体を原則として宗教法人等に限る旨が規定されている。
しかながら，このような限定は，経済状況の変化に影響されることなく，墓地及び納骨堂の経営の永続性，非営利性を確保する趣旨から，単にその経営主体を宗教法人等に限定するものであって，宗教法人等の「墓地又は納骨堂の提供」の役務に係る業務を，当該宗教法人等から委託を受けた者が行うことまで制限するものではない。むしろ，実際の墓地や霊園の開発事業は，宗教法人等が独力でこれを行うことはまれであり，石材店やコンサルタント会社などの多数の事業者が関与して行われるのが一般的である。
したがって，宗教法人等ではない者であっても，宗教法人等からの委託を受けた上で，当該宗教法人等と共同することにより，「自己の業務」として「墓地又は納骨堂の提供」の役務に係る業務を行うことは可能である。
(イ)しかるところ，原告は，本件商標の登録出願（平成１１年６月１１日）以前から現在に至るまで，宗教法人である世界平和寺の相談役又は責任役員の地位にあり，同宗教法人から本件商標を使用した「墓地又は納骨堂の提供」の役務に係る業務を含む「高齢者元気村サンパラダイス」の事業等の遂行を委ねられ，全国各地においてこれらの事業に係る活動を行い，その中で，「墓地又は納骨堂の提供」の役務に関して本件商標を使用してきた。
このように，原告による本件商標の登録出願は，原告が行うこれらの事業活動に使用するために行われたものであり，本件商標は，出願人たる原告にとって「自己の業務」である「墓地又は納骨堂の提供」の役務について使用をする商標に当たるものといえるから，本件商標の商標登録に商標法３条１項柱書きに違反する無効理由があるとはいえない。
(ウ)また，被告らは，本件商標について，商標法４７条１項所定の除斥期間が既に経過し，商標登録無効審判の請求をすることができないため，上記無効を理由とする権利行使制限の抗弁を主張することができないことを前提としながら，原告による本件商標権の行使が権利の濫用に当たる旨を主張する。
しかしながら，商標法４７条１項が定める除斥期間の趣旨は，商標登録の無効審判が請求されることなく除斥期間が経過したときは，商標登録がされたことにより生じた既存の継続的な状態を保護するために，商標登録の有効性を争えないものとすることにあると解されるところ，被告らの上記権利濫用の主張が認められるとすれば，除斥期間を定めた法の趣旨が没却されることになるから，このような主張が認められるべきではない。
イ本件商標には原告の信用が化体されておらず，出所識別機能がないと
の主張について
前記ア(イ)のとおり，原告は，宗教法人である世界平和寺の相談役又は責任役員の地位にあり，同宗教法人から本件商標を使用した「墓地又は納骨堂の提供」の役務に係る業務を含む「高齢者元気村サンパラダイス」の事業等の遂行を委ねられ，全国各地においてこれらの事業に係る活動を行い，その中で，「墓地又は納骨堂の提供」の役務に関して本件商標を使用してきたものであるから，本件商標には原告の信用が化体されており，出所識別機能がないとはいえない。
ウ本件商標の登録出願は不法な利益を取得しようとする意図によるもの
と推測されるとの主張について
被告らの主張は争う。
エ以上によれば，原告の被告らに対する本件商標権に基づく損害賠償請求権の行使が権利の濫用に当たるとする被告らの主張は理由がない。６争点６（原告における損害の発生及び損害額）について
(1)原告の主張
ア被告らの共同不法行為責任
被告各石材店は，それぞれ被告各寺院からの委託に基づき，被告各寺院と共同して，本件各霊園における墓地の永代使用権の販売業務を行う中で，本件商標に類似する被告各標章を広告に使用して，本件商標権の侵害行為を行い，その結果，原告は損害を被った。また，被告一富士商事は，これらの侵害行為に協力した。
したがって，被告らは，原告に対し，本件商標権侵害の共同不法行為者として，原告が受けた損害を連帯して賠償すべき義務がある。
イ損害額
(ア)商標法３８条２項による損害額
ａ商標法３８条２項によれば，商標権を侵害した者がその侵害行為により利益を受けているときは，当該利益の額が商標権者の受けた損害の額と推定される。
しかるところ，被告らは，被告各標章を広告に使用して本件各霊園における墓地の永代使用権を販売することにより，それぞれ次のような利益を受けている。
(ａ)本件霊園１に係る利益


被告梅松院，被告石長及び被告一富士商事は，平成１７年１１月ころから平成２１年４月までの間，被告標章１を広告に使用して本件霊園１における墓地の永代使用権を販売することによって，次のような利益を受けた。
①墓地の永代使用権の販売代金
６０６区画で，合計１億８０９２万８０００円
②墓石の販売代金及び設置工事代金
合計１０億９０８０万円（１基当たり１８０万円×６０６区画）
③管理料
合計１億８７８３万円（年間管理料合計３７５万６６００円×５０年間）
④利益額
合計７２９７万７９００円（上記①ないし③の合計額１４億５９５５万８０００円×利益率５％）
(ｂ)本件霊園２に係る利益
被告池元院，被告石長及び被告一富士商事は，平成１８年８月ころから平成２１年４月までの間，被告標章２を広告に使用して本件霊園２における墓地の永代使用権を販売することによって，次のような利益を受けた。
①墓地の永代使用権の販売代金
３８６区画で，合計１億３６１５万円
②墓石の販売代金及び設置工事代金
合計６億９４８０万円（１基当たり１８０万円×３８６区画）
③管理料
合計１億２１２９万円（年間管理料合計２４２万５８００円×５０年間）
④利益額
合計４７６１万２０００円（上記①ないし③の合計額９億５２２４万円×利益率５％）
(ｃ)本件霊園３(1)に係る利益
被告台雲寺及び被告岩崎石材は，平成１４年１０月ころから平成２１年４月までの間，被告標章３(1)を広告に使用して本件霊園３(1)における墓地の永代使用権を販売することによって，次のような利益を受けた。
①墓地の永代使用権の販売代金
９４３区画で，合計４億４６０３万９０００円
②墓石の販売代金及び設置工事代金
合計１６億９７４０万円（１基当たり１８０万円×９４３区画）
③管理料
合計３億９６０６万円（年間管理料合計７９２万１２００円×５０年間）
④利益額
合計１億２６９７万４９５０円（上記①ないし③の合計額２５億３９４９万９０００円×利益率５％）
(ｄ)本件霊園３(2)に係る利益
被告台雲寺，被告石長及び被告一富士商事は，平成１９年１０月ころから平成２１年４月までの間，被告標章３(2)を広告に使用して本件霊園３(2)における墓地の永代使用権を販売することによって，次のような利益を受けた。
①墓地の永代使用権の販売代金
２７０区画で，合計１億５０９３万円
②墓石の販売代金及び設置工事代金
合計４億８６００万円（１基当たり１８０万円×２７０区画）
③管理料
合計１億１３４０万円（年間管理料合計２２６万８０００円×５０年間）
④利益額
合計３７５１万６５００円（上記①ないし③の合計額７億５０３３万円×利益率５％）
ｂ以上によれば，各被告が賠償すべき商標法３８条２項による損害額は，次のとおりである。
(ａ)被告梅松院        ７２９７万７９００円（前記ａ(ａ)④）
（被告石長及び被告一富士商事と連帯）
(ｂ)被告池元院        ４７６１万２０００円（前記ａ(ｂ)④）
（被告石長及び被告一富士商事と連帯）
(ｃ)被告台雲寺        １億６４４９万１４５０円（前記ａ(ｃ)④及びａ(ｄ)④の合計額）（内金１億２６９７
万４９５０円につき被告岩崎石材と，内金３
７５１万６５００円につき被告石長及び被告
一富士商事とそれぞれ連帯）
(ｄ)被告石長          １億５８１０万６４００円（前記ａ(ａ)④，ａ(ｂ)④及びａ(ｄ)④の合計額）（内金７２
９７万７９００円につき被告梅松院及び被告
一富士商事と，内金４７６１万２０００円に
つき被告池元院及び被告一富士商事と，内金
３７５１万６５００円につき被告台雲寺及び
被告一富士商事とそれぞれ連帯）
(ｅ)被告岩崎石材      １億２６９７万４９５０円（前記ａ(ｃ)④）
（被告台雲寺と連帯）
(ｆ)被告一富士商事    １億５８１０万６４００円（前記ａ(ａ)④，ａ(ｂ)④及びａ(ｄ)④の合計額）（内金７２
９７万７９００円につき被告梅松院及び被告
石長と，内金４７６１万２０００円につき被
告池元院及び被告石長と，内金３７５１万６
５００円につき被告台雲寺及び被告石長とそ
れぞれ連帯）
(イ)商標法３８条３項による損害額
商標法３８条３項によれば，商標権者は，商標権を侵害した者に対し，その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を，自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。しかるところ，本件商標の使用料相当額としては，被告らが被告各標章を広告に使用して本件各霊園における墓地の永代使用権を販売することによって得た売上総額の５パーセントが相当である。そして，被告らの本件各霊園ごとの売上総額は，前記(ア)ａ(ａ)ないし(ｄ)の各①ないし③の合計額となるから，それぞれに係る本件商標の使用料相当額は，その５パーセントに当たる前記(ア)ａ(ａ)ないし(ｄ)の各④の金額と同額となる。
したがって，各被告が賠償すべき商標法３８条３項による損害額は，前記(ア)ｂ(ａ)ないし(ｆ)の各金額と同額である。
ウ小括


よって，原告は，被告らに対し，上記イ(ア)ｂ又は(イ)記載の各損害額の内金として，それぞれ前記「第１請求」記載の金額及びこれに対する不法行為の後である平成２１年５月１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。
(2)被告らの主張
ア商標法３８条２項の不適用
商標法３８条２項は，商標権侵害行為により商標権者の売上げが減退した結果，その利益が減少した場合の逸失利益の額を法律上推定する規定であるから，商標権者が同条項の適用を受けるためには，自ら業として登録商標を使用していることが必要とされる。
ところが，本件においては，原告が業として本件商標を使用していた事実は認められず，また，具体的な使用予定があった事実も認められないから，本件において，商標法３８条２項の適用はない。
イ商標法３８条３項による損害の不発生
登録商標に顧客吸引力が全く認められず，登録商標に類似する標章を使用することが第三者の商品等の売上げに全く寄与していないことが明らかなときは，商標法３８条３項の得べかりし利益としての使用料相当額の損害も生じていないというべきである。
しかるところ，本件においては，原告が業として本件商標を使用して「墓地又は納骨堂の提供」の役務を行った事実が全く認められないのであり，また，そもそも霊園内の墓地の永代使用権の需用者が，その購入に当たって重視するのは，当該霊園及び墓地の立地条件（交通アクセスの良さ，周辺環境など），経営主体たる宗教法人等の信用力や評判，管理体制，墓地区画の広さ，販売価格などの点であって，当該霊園に使用される名称や標章ではない。
してみると，本件商標には，その指定役務である「墓地又は納骨堂の提供」の役務についての顧客吸引力が全く存在しないというべきであるから，被告らが本件各霊園内の墓地の永代使用権を販売することによって利益を得ているとしても，それは，被告ら自身の信用力や宣伝等によるものであって，「グレイブガーデン」の文字を含む被告各標章の使用がその売上げに全く寄与していないことは明らかである。したがって，本件においては，商標法３８条３項による損害の発生も認められない。
第４当裁判所の判断
１争点５（権利濫用の成否）について
本件事案の内容等に鑑み，原告による本件商標権に基づく損害賠償請求権の行使が権利の濫用に当たる旨の被告らの抗弁の成否から判断することとする。
(1)商標法３条１項柱書きに違反する無効理由の有無について被告らは，本件商標の指定役務である「墓地又は納骨堂の提供」の役務に係る業務を行うことができる主体は法令上宗教法人等に限られており，個人である原告が「自己の業務」として上記業務を行うことはできないから，本件商標は，出願人たる原告において「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」ではなく，原告による本件商標の商標登録には商標法３条１項柱書きに違反する無効理由がある旨主張するので，以下検討する。
ア商標法３条１項柱書きは，「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については，次に掲げる商標を除き，商標登録を受けることができる。」と規定し，登録出願に係る商標が，その出願人において「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」であることを商標の登録要件の一つとして定めている。
しかるところ，商標法１条が「この法律は，商標を保護することにより，商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り，もつて産業の発達に寄与し，あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」と規定していることなどに鑑みると，商標法は，商標の使用を通じてそれに化体された業務上の信用が保護対象であることを前提とした上で，出願人が現に商標を使用していることを登録要件としない法制（いわゆる登録主義）を採用したものであり，その上で，商標法３条１項柱書きが，出願人において「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」であることを商標の登録要件とした趣旨は，上記のような法制の下において，他者からの許諾料や譲渡対価の取得のみを目的として行われる，いわゆる商標ブローカーなどによる濫用的な商標登録を排除し，登録商標制度の健全な運営を確保するという点にあるものと解される。そして，このような法の趣旨に鑑みれば，商標法３条１項柱書きの「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」とは，出願人が自己の業務に現に使用する商標又は近い将来において自己の業務に使用する意思がある商標であることを要し，また，ここでいう「自己の業務に使用する意思がある」といえるためには，単に出願人が主観的に使用の意図を有しているというのみでは足りず，自己の業務での使用を開始する具体的な予定が存在するなど，客観的にみて，近い将来における使用の蓋然性が認められることを要するものと解するのが相当である。イそこで，以上のような観点から，原告が指定役務を「墓地又は納骨堂の提供」として登録出願を行った本件商標が，出願人たる原告において「自己の業務に係る役務について使用をする商標」に当たるものといえるか否かについて，検討することとする。
(ア)「墓地又は納骨堂の提供」の役務に係る業務を行うことができる
主体について
被告らは，本件商標の指定役務である「墓地又は納骨堂の提供」の役務に係る業務を行うことができる主体は法令上宗教法人等に限られており，個人である原告が「自己の業務」として上記業務を行うことはできないとして，このことから直ちに，本件商標は，出願人たる原告において「自己の業務に係る役務について使用をする商標」とはいえない旨を主張する。


そこで，「墓地又は納骨堂の提供」の役務に係る業務を行うことができる主体についての法令等の規定をみるに，墓埋法１０条１項によれば，墓地や納骨堂を経営するには，都道府県知事の許可を要するもの（ただし，地方自治法２５２条の１７の２第１項によれば，「都道府県は，都道府県知事の権限に属する事務の一部を，条例の定めるところにより，市町村が処理することとすることができる。」とされるため，都道府県が条例でその旨を定めた場合には，市町村の事務として墓埋法１０条１項の許可が行われることとなる。）とされるところ，平成１２年１２月６日に当時の厚生省生活衛生局長が各都道府県知事等宛てに発した「墓地経営・管理の指針等について」と題する通知（生衛発第１７６４号）においては，「墓地経営の許可に関する指針」として，「墓地の永続性及び非営利性の確保の観点から，従前の厚生省の通知等により，営利企業を墓地経営主体として認めることは適当ではないとの考え方が示されている。この考え方を変更すべき国民意識の大きな変化は特段認められないことから，従来どおり「市町村等の地方公共団体が原則であり，これによりがたい場合であっても宗教法人，公益法人等に限る」との行政指針にのっとって行うことが適当であり，具体的な運用に当たっては，こうした要件を条例，規則等に定めておくことが望ましいと考えられる。」とされている(丙４)。また，上記のような従前からの厚生省の通知等を受けて，墓埋法１０条１項の許可事務を行う都道府県又は市町村においては，当該許可に関する条例を制定し，その中で，墓地や納骨堂の経営主体について，特別な事情がない限り，地方公共団体，宗教法人又は公益法人でなければならない旨を定めている（丙５の１ないし６）。
以上のような墓埋法１０条１項の規定とこれに関する行政上の通知及び各都道府県等の条例の内容からすれば，本件商標の商標登録がされた当時（平成１２年１０月２０日）から，個人である原告が自ら墓埋法１０条１項の許可を得ることは実際上不可能であったものと認められ，したがって，原告は，「墓地又は納骨堂」の経営主体として「墓地又は納骨堂の提供」の役務に係る業務を行うことはできなかったものといえる。
他方で，一般に，墓地や霊園の開発，販売，管理等の事業において，石材店やコンサルタント会社などの民間業者が関与し，墓地の経営主体となる宗教法人等と共同して当該事業を進めていく場合があることは，本件各霊園の開発経過に関する証拠（乙５の１及び２，乙６，７）等に照らしても容易に推認し得るところである。そして，このように宗教法人等以外の業者等が宗教法人等からの委託を受けて，墓地の開発，販売，管理等の業務の一部を行っているような場合には，当該業者等は，墓地の経営主体である宗教法人等と共同することによって，「自己の業務」として「墓地の提供」の役務に係る業務を行っていると評価できる場合もあり得るものということができる。してみると，被告らが主張するように，原告が法令上「墓地又は納骨堂」の経営主体とはなり得ない個人であるとの理由のみから直ちに，本件商標が，出願人たる原告において「自己の業務に係る役務について使用をする商標」とはいえないものと即断することは相当でなく，この点については，更に，原告が本件商標の登録出願に至った経過，その当時における原告の本件商標の使用状況やその使用予定の有無等の具体的な事情を勘案して，本件商標が，原告において，自己の業務に現に使用し，又は近い将来において自己の業務に使用する意思がある商標であったものといえるか否かを検討する必要がある。
(イ)検討
ａ原告は，原告が，本件商標の登録出願（平成１１年６月１１日）以前から現在に至るまで，宗教法人である世界平和寺の相談役又は責任役員の地位にあり，同宗教法人から本件商標を使用した「墓地又は納骨堂の提供」の役務に係る業務を含む「高齢者元気村サンパラダイス」の事業等の遂行を委ねられ，全国各地においてこれらの事業に係る活動を行い，その中で，「墓地又は納骨堂の提供」の役務に関して本件商標を使用してきたとした上で，原告による本件商標の登録出願は，原告が行うこれらの事業活動に使用するために行われたものであるから，本件商標は，出願人たる原告において「自己の業務に係る役務について使用をする商標」に当たる旨を主張する。
そして，原告は，世界平和寺の委託により本件商標を使用して行ってきた活動として，具体的には，①平成１１年ころから平成１８年ころまで，千葉県安房郡Ｘ町において準備が進められた「高齢者元気村サンパラダイス」の開発事業の一環としての霊園開発事業（以下「Ｘ町における事業」という。），②平成１８年ころから，東京都港区Ｙ地において準備が進められている納骨タワーの建設   事業（以下「Ｙ地における事業」という。），③平成２１年ころから，徳島県鳴門市において準備が進められている「瀬戸内ｓｅａ鳴門サンパラダイス」の開発事業の一環としての霊園開発事業及び納骨タワーの建設事業（以下「鳴門市における事業」という。），④平成２２年から，和歌山県伊都郡Ｚ町において準備が進められている霊園開発事業（以下「Ｚ町における事業」という。）の各事業を企画，展開してきた旨を主張するので，原告主張の各事実が認められるか否かについて，以下検討する。
(ａ)原告と世界平和寺との関係について
原告は，原告と世界平和寺との関係について，①昭和６２年ころ，世界平和寺の代表役員であるＣ１と知り合い，同寺の信徒総代となり，また，相談役として同寺の運営に関与するようになった旨，②その後，平成１８年には，世界平和寺の責任役員に就任し，かつ，東京都新宿区に設置された同寺の東京執務室の室長に任命された旨を主張し，かつ，これに沿う供述（甲４５，原告本人）をする。
そこで検討するに，原告が平成１８年１０月５日に世界平和寺の責任役員に就任したことは前記争いのない事実等(1)アのとおりであり，また，平成１８年当時，世界平和寺の「東京執務室」と称される事務所が存在し，原告が同寺の東京執務室長の肩書きを有していたことをうかがわせる証拠（甲２５，５０）はあるものの，それより前の原告と世界平和寺との関係については，世界平和寺の相談役としてその運営に関与していたなどとする原告の供述があるのみで，これを裏付けるに足りる証拠はない。してみると，平成１８年より前の原告と世界平和寺との関係は，証拠上不明であるというほかなく，したがって，原告が，本件商標の登録出願（平成１１年６月１１日）以前から世界平和寺の相談役として同寺の運営に関与し，同寺からその業務を委託される立場にあったという事実も認めることができない。
(ｂ)Ｘ町における事業について


原告は，Ｘ町における事業について，①原告は，かねてから福祉，介護，霊園の３つの事業から構成される「高齢者元気村サンパラダイス」の事業を企画し，そのための候補地を探していたところ，平成１１年に，千葉県安房郡Ｘ町に適当な土地を発見し，地主である吉浜興産株式会社の賛同を得て，事業実現に向けた活動を行うようになった旨，②原告は，当該事業の中で，「グレイブガーデン」という名称を付した霊園事業を行うことを計画し，世界平和寺に協力を依頼して，同寺が当該霊園事業の実施主体となり，原告が同寺から委託を受けて，同事業に係る業務を行うこととなった旨，③その後，原告は，近隣住民等から同意書を取り付けたり，協賛企業等から事業資金を集めるなどの活動を行ったが，平成１８年のいわゆるリーマンショックの影響により，企業等からの資金調達が困難となり，結局，当該事業計画は実現しないまま終了に至った旨を主張し，かつ，これに沿う供述（甲４５，原告本人）をする。
しかしながら，上記のような事業計画が現に進行していたことを示す証拠として原告が提出しているのは，いずれも原告自身が作成したものと認められる「高齢者元気村サンパラダイス事業計画書」と題する書面の写し（甲３)及び「高齢者元気村サンパラダイス」と題するパンフレット様の書面の写し（甲４）程度にすぎないところ，これらの資料は，そもそも原告自身が作成した客観性の乏しい資料にすぎない上に，その作成時期も確認することができず，その記載内容を見ても，「グレイブガーデン」ないし「ＧＲＡＶＥＧＡＲＤＥＮ」の名称を付した霊園事業については，上記甲３の書面には何らの記載もなく，また，上記甲４の書面には，簡単なイラストと説明文が記載されている程度で，具体的な事業計画の内容がほとんど記載されていないのであって，いずれも原告主張のような事業計画が現に進行していたとの事実を裏付けるに足りるものではない。
してみると，平成１１年ころから本件商標を使用した霊園開発事業としてＸ町における事業の計画が進行していたとの事実については，結局のところ，原告のその旨の供述があるのみであって，これを裏付けるに足りる証拠はないというべきであるから，そのような事実を認めることはできない。
(ｃ)その他の事業について
さらに，原告は，平成１８年以降も，原告が準備を進める本件商標を使用した霊園又は納骨タワーの開発・建設に係る事業として，Ｙ地における事業，鳴門市における事業及びＺ町における事業の各計画が現に進行している旨を主張し，かつ，これに沿う供述（甲４５，原告本人）をする。
しかしながら，これらの事業計画が現に進行していることを示すものとして原告が提出している証拠をみても，いずれも原告自身が作成したものと認められる「介護＆福祉ＧＲＡＶＥ高齢者元気村納骨タワー」なる施設及び「Ｙ地メモリアルパーク」なる施設についてのパンフレット様の書面の写し（甲５，６の１ないし３）や「瀬戸内ＳＩＥ    鳴門ＳＵＮ    ＰＡＲＡＤＩＳＥ事業計画書」と題する書面（甲２６)がある程度であり，これらの資料が，原告主張のような各事業計画が現に進行していたとの事実を裏付けるに足りるものでないことは，各書面の内容等に照らし明らかである。
したがって，平成１８年以降，本件商標を使用した霊園又は納骨タワーの開発・建設に係る事業として上記各事業の計画が進行しているとの事実についても，結局のところ，原告のその旨の供述があるのみであって，これを裏付けるに足りる証拠はないというべきであるから，そのような事実を認めることはできない。
(ｄ)小括
以上によれば，原告が主張する，原告が本件商標の登録出願（平成１１年６月１１日）以前から世界平和寺の相談役として同寺の運営に関与し，同寺からその業務を委託される立場にあったとの事実，原告が平成１１年ころから平成１８年ころまで世界平和寺の委託により本件商標を使用した霊園開発事業（Ｘ町における事業）の計画を進めていたとの事実，原告が平成１８年以降も世界平和寺の委託により本件商標を使用した霊園又は納骨タワーの開発・建設に係る事業（Ｙ地における事業，鳴門市における事業及びＺ町における事業）の計画を進めてきたとの事実は，いずれも認めることができない。
また，その他に，原告が，これまでに，本件商標を使用して「墓地又は納骨堂の提供」の役務に係る業務を現に行い，又は，これを具体的に計画していたとの事実を認めるに足りる証拠もない。ｂ以上を前提に，本件商標が，出願人たる原告において「自己の業務に係る役務について使用をする商標」に当たるものといえるか否かにつき判断すると，本件商標の商標登録がされた平成１２年１０月２０日当時，原告が，本件商標を「墓地又は納骨堂の提供」の役務に係る自己の業務に現に使用していたとの事実が認められないことは明らかである。
加えて，その当時の原告が，「墓地又は納骨堂の提供」の役務に係る自己の業務において本件商標の使用を開始する具体的な予定を有していたとの事実も認められないこと，更に，その後の経過をみても，本件商標の商標登録日から本件口頭弁論終結日（平成２３年１１月２４日）に至るまでの１１年余りの間に，原告が，本件商標を使用して「墓地又は納骨堂の提供」の役務に係る自己の業務を現に行い，又は，これを具体的に計画したという事実は認められないこと，これらの事情を総合考慮すると，本件商標の商標登録当時の原告には，客観的にみて，本件商標を自己の業務に使用する意思があったとは認められないというべきである。
してみると，本件商標は，出願人たる原告において「自己の業務に係る役務について使用をする商標」には当たらないものというべきである。
ウ以上によれば，原告による本件商標の登録出願は，商標法３条１項柱書きが定める商標の登録要件を欠くものであるから，本件商標の商標登録には同項柱書きに違反する無効理由（商標法４６条１項１号）がある。
(2)権利濫用の成否について
ア上記(1)で述べたとおり，本件商標は，その商標登録当時，出願人たる原告において，自己の業務に現に使用していたとは認められず，かつ，自己の業務に使用する意思があったとも認められないものであって，その商標登録に商標法３条１項柱書きに違反する無効理由があることは明らかである。


平成３０年４月１９日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官
平成２９年（ワ）第７８１号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成３０年２月１５日
判     決
原        告スーパー・ストップ株式会社同訴訟代理人弁護士中      嶋    俊太    郎被        告株   式会社   パルコ同訴訟代理人弁護士福      井    健      策同           北    澤    尚      登同           橋    本    阿友    子
主     文
１被告は，原告に対し，２万円及びこれに対する平成２９年２月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２原告のその余の請求を棄却する。
３訴訟費用はこれを１００分し，その９９を原告の負担とし，その余を被告の負担とする。
４この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１請求
被告は，原告に対し，６３５万円及びこれに対する平成２９年２月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１請求の要旨
本件は，レコード会社である原告が，自己が販売する音楽ＣＤに収録されている楽曲がＢＧＭとして使用されている映画を複製した，外国映画の配給会社である被告に対し，レコード製作者の権利（複製権）侵害を理由として，民法７０９条に基づき，損害賠償金６３５万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成２９年２月２６日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
２前提事実（当事者間に争いがないか，後掲書証及び弁論の全趣旨により容易に認められる。なお，以下，本判決中で書証を掲記するに当たっては，枝番号の全てを含む場合はその記載を省略する。）。
(1)原告及び本件でレコード製作者の権利侵害が問題となっている音源原告は，「ＳＯＵＮＤＨＩＬＬＳ    ＲＥＣＯＲＤＳ」のレーベル名で音楽ＣＤを販売しているレコード会社である（甲８）。原告が平成５年４月２６日に販売を開始した「Ｈｏｌｉｄａｙｆｏｒ    Ｐａｎｓ」という音楽ＣＤ（以下「本件ＣＤ」という。）には，世界的に著名なベーシストであるジャコ・パストリアス（以下「ジャコ」という。）によるベース演奏の音等で構成される楽曲が合計８曲収録されており，そのうちの１曲が「ＢＩＲＴＨＯＦ    ＩＳＬＡＮＤ」という楽曲（以下「本件楽曲」という。）である（甲１，８及び弁論の全趣旨。以下，本件ＣＤに収録された本件楽曲の演奏を録音した音源を「本件音源」という。）。
(2)被告による本件音源の複製
アメリカ合衆国の映画製作会社であるトラバース・メディア（以下「トラバース社」という。）から委託を受けたアメリカ合衆国の映像制作プロダクションであるスラング・イースト・ウエスト社（以下「スラング社」という。）が平成２６年に制作したジャコのドキュメンタリー映画である「ＪＡＣＯ」（以下「本件映画」という。）には，本件音源が２分弱のＢＧＭとして使用され，エンドロールには，本件楽曲について，「バース・オブ・アン・アイランド作曲及び演奏    ジャコ・パストリアスサウンドヒルズ（日本）許諾」と表示されていた（甲４）。被告は，平成２８年７月１日付けで，本件映画の日本における配給会社として，スラング社との間で日本における映画権，ビデオ権等の許諾を受けるライセンス契約を締結し，同年９月にはスラング社からフィルム原版の送付を受けた（乙１２）。その後，本件映画は，同年１２月１日に東京都の１映画館で上映された後，同月１０日からは全国数映画館で上映された（甲３）。これらの過程において，被告は本件映画を複製する中で，本件音源を複製した。
(3)原告による通知
原告訴訟代理人は，被告に対し，同年１１月２１日到達の同月１９日付け通知書（乙２，以下「本件通知書」という。）により，原告が本件音源の著作隣接権を有しているところ，本件音源を本件映画内で使用することについての許諾を与えていないとして，本件映画の配給中止等の措置を求めた。
その後，被告は，本件映画から本件楽曲を削除した（削除の時期については争いがある。）。
３争点
(1)原告が，本件音源につきレコード製作者の権利を有するか否か（争点１）(2)被告が本件音源を複製したことに過失があったといえるか否か（争点２）
(3)原告の損害額（争点３）
４争点に関する当事者の主張
(1)争点１（原告が，本件音源につきレコード製作者の権利を有するか否か）
について
（原告の主張）
ア原告は，①昭和５７年にニューヨークにおいてジャコらによる本件楽曲の３テイクの演奏を自ら費用を支払って録音した，レコーディングエンジニアのＰ１から，平成４年５月１２日付けで，そのマスターテープ（以下「本件マスターテープ１」という。）と共に本件マスターテープ１に関する一切の権限を譲り受け，②同年から平成５年にかけて，本件マスターテープ１に録音されたジャコらによる演奏の音について莫大な費用をかけて日本国内でミキシング及びマスタリング（以下「ミキシング等」という。）を行い，本件音源を制作してマスターテープ（以下「本件マスターテープ２」という。）に収録し，③本件マスターテープ２を複製して，本件ＣＤを制作している。
イ音楽レコードは，演奏家がスタジオ等で演奏を行い，その演奏を素材としてレコード製作者がミキシングを行い，最終的に作品としての楽曲が完成し，その音源がマスターテープに録音されるのであり，レコード製作者とは，こうして完成した楽曲のマスターテープを録音した者を意味する。そして，原告は，上記ア②の事実経過により，ミキシング等をすることによりＰ１が録音した音源とは全く別個の音となった完成後の本件音源を「最初に固定」（著作権法２条１項６号）していることから，自身がレコード製作者として，その権利を有する（原始取得）。仮に，原告自身がレコード製作者ではなかったとしても，原告は，上記ア①の事実経過により，本件音源を「最初に固定」したレコード製作者であるＰ１から，レコード製作者の権利を譲り受けており，やはりその権利を有する（承継取得）。
（被告の主張）
原告は，以下のとおり，本件音源のレコード製作者の権利を原始取得していないことはもとより，承継取得してもいない。


ア（原告の主張）ア②の事実経過は不知である。また，原告が本件マスターテープ１に録音されたジャコらによる演奏の音をミキシングしたことは，何ら立証されていない。そして，（原告の主張）ア②の事実経過を前提にしても，原告は，ミキシング等によって，「音を最初に固定した」わけではなく，既に固定されていた音を複製した上で改変したにすぎないから，レコード製作者ではない。したがって，原告が本件音源についてレコード製作者の権利を原始取得したとは認められない。
イ（原告の主張）ア①の事実経過も不知である。また，原告が提出する証拠によっても，Ｐ１がジャコらによる本件楽曲の演奏を本件マスターテープ１に録音したことや原告がＰ１からレコード製作者の権利を譲り受けたことが明らかになるわけではない。したがって，原告が本件音源についてレコード製作者の権利をＰ１から承継取得したとも認められない。
(2)争点２（被告が本件音源を複製したことに過失があったといえるか否か）
について
（原告の主張）
ア被告が本件映画を複製することにより本件音源を複製した時期は，平成２８年１１月２１日に本件通知書を受領した後であるところ，原告は，本件音源の複製を許諾していない。
イ被告は，映画配給会社として，映画そのものや映画に使用されている楽曲等を複製することになるところ，映画を制作する権利元に当該映画に使用されている楽曲に関する権利処理が完了しているか否かを確認することは容易であり，当該映画を複製しないことによって，当該楽曲の音源についてレコード製作者の権利の侵害を回避することできる。したがって，被告は，映画を複製する場合には必ず，これに先立って，権利元に当該映画に使用されている楽曲に関する権利処理が完了しているか否かを確認する注意義務を負う。ところが，被告は，本件映画を複製するに先立って，権利元であるスラング社に本件映画に使用されていた本件音源に関する権利処理が完了しているか否かの確認を怠っており，被告には上記注意義務を怠った過失がある。
ウ加えて，被告が，原告から本件通知書を受領してスラング社に確認した結果，本件映画のエンドロールでは本件音源の許諾権者とされている原告から許諾を得られていないことが把握できたことなど，本件楽曲に関する権利処理が完了していない可能性を十分予見できたなどといった本件固有の事情を踏まえると，被告が本件映画を複製したことに伴って本件音源を複製したことに過失があったことは明らかである。
（被告の主張）
ア被告は，平成２８年１２月１日より後に本件音源を含む本件映画を複製したことはない。被告が，同年１１月２１日に本件通知書を受領した後に本件音源を含む本件映画を複製したことについては，認否しない。イ外国映画の配給実務においては，本国の権利元が，当該映画に使用している音源のレコード製作者の権利等の権利処理を完了させているということが業界常識となっていることから，外国映画の配給会社が，当該映画に使用されている楽曲の権利処理が完了していないことを予見することは不可能である上，当該映画を構成する音楽等の全てについて権利処理が完了しているか否かを確認することは容易ではない。したがって，被告が，外国映画を複製するに先立って，本国の権利元に当該映画に使用されている楽曲に関する権利処理が完了しているか否かを確認する注意義務を負うことはない。したがって，被告が本件映画を複製することに伴って本件音源を複製したことに過失はない。
ウまた，本件通知書においては原告がレコード製作者としての権利を有することについての根拠資料が示されていなかったこと，被告が，平成２８年１１月２１日に原告からの最初の連絡である本件通知書を受領した後，直ちに本国に問合せを行った結果，同月２２日にはトラバース社から本件楽曲のレコード製作者の権利を有するジャコの遺族との間で権利処理を完了させているという回答を得た上，同月３０日には上記回答を裏付ける原盤使用許諾契約書の写し（以下「本件原盤許諾契約書」という，乙１の１）を受領したこと，本件映画の複製を差し控えると興行会社との関係で債務不履行になり，トラバース社ないしスラング社の同意を得ないまま本件映画から本件楽曲を削除すると著作者人格権（同一性保持権）侵害に問われるリスクがあったこと，その後，被告は同年１２月９日までに本国の権利元と交渉して本件映画から本件楽曲を削除する措置を採ったことなどに照らせば，本件通知書を受領してから本件映画が上映されるまでの間に本件映画を複製したとしても，被告が本件映画を複製したことに伴って本件音源を複製したことに過失があったということにはならない。
(3)争点３（原告の損害額）について
（原告の主張）
ア被告が原告の許諾を得て本件音源を複製していれば，原告は被告から許諾料を得られたはずである。そして，本件音源が，原告が約５０８０万円を掛けてミキシング等して制作した本件ＣＤに収録された合計８曲の楽曲のうちの１曲であることに照らせば，原告が得られた許諾料相当額は６３５万円とするのが相当である。
イ本件音源が使用された形で本件映画が上映された期間は証拠上明らかではなく，本件音源を使用されない形による本件映画のブルーレイディスクが発売されたのが平成２９年４月２６日であることなどに照らせば，その前日である同月２５日までは本件音源を使用された形で本件映画が上映されていたと考えるべきである。仮に，本件音源を使用された形で本件映画が上映された期間が被告の主張どおり（平成２８年１２月１日から同月９日までの間）であったとしても，被告がその期間に得た収入も証拠上明らかではない。
（被告の主張）
原告の主張は否認ないし争う。本件音源が使用された形で本件映画を上映された（このような形での上映期間は平成２８年１２月１日から同月９日までの間であり，同月１０日以降は，本件音源を使用されない形で本件映画を上映された。）ことにより得た収入は８６万円（興行収入１７２万円の５０パーセント）にすぎないところ，本件映画には合計７２曲の楽曲が使用されていること，本件映画を配給，上映するに当たっては使用されている楽曲の権利処理のため以外にも経費を要していることに照らせば，許諾料相当額が６３５万円に上ることはあり得ず，非常に低廉なものになるはずである。
原告が許諾料相当額として主張する６３５万円は，本件ＣＤの制作費用（約５０８０万）を収録楽曲数（合計８曲）で除したものであり，本件音源の制作費用を回収しようとしているにすぎない。
第３当裁判所の判断
１争点１（原告が，本件音源につきレコード製作者の権利を有するか否か）に
ついて
当裁判所は，原告は，本件音源のレコード製作者としてその権利を原始取得したとは認められないが，レコード製作者の権利を有するＰ１からその権利を譲り受けたことにより，本件音源につきレコード製作者の権利を取得した（承継取得）と判断した。
(1)認定事実


後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
ア本件マスターテープ１の取得に関する事情
原告は，平成４年５月１２日付けで，Ｐ１との間で，「Ｐ１によるマスターレコーディング（ジャコ・パストリアス演奏）の譲渡に関して」契約書を取り交わした（甲７。以下「本件契約書」という。）。そこでは，①Ｐ１は，本件契約書をもってマスターレコーディングに関する全ての権利を独占的に原告に譲渡すること（第１条），②これにより，原告は，コンパクトディスク等を含むすべての形式においてもマスターレコーディングを複製することができること（第２条），③Ｐ１は，本契約により付与された全ての所有権及び担保権が，付与の時点で同人に帰属することを原告に対して保証すること（第３条），④原告は，マスターレコーディングの代金として，Ｐ１に対して総額１５万５０００米ドルを支払い，Ｐ１は，原告に対して，現在Ｐ１が保持しているマスターレコーディングのコピーを引き渡し，支払は，本件契約書の作成及び日本におけるマスターレコーディングとコピーの引渡しのときに実行されること（第５条）等が合意された。原告は，この契約に基づき，Ｐ１からジャコが演奏する本件楽曲のマスターテープ１（甲１３のうちのフォルダ名が「無編集盤」となっているフォルダの中に格納されているＭＰ３形式で複製された３つの電子ファイルがその内容である。）の引渡しを受け，これを所持している。Ｐ１が所持していたマスターレコーディングに係る録音は，米国で行われたものである（甲１）。
イ本件マスターテープ２の制作及び本件ＣＤの販売に関する事情原告は，本件マスターテープ１にミキシング等を行い，本件マスターテープ２（甲１３のうちのフォルダ名が「オリジナル盤」となっているフォルダの中に格納されているＭＰ３形式で複製された電子ファイルがその内容である。）を制作し，それに基づいて本件ＣＤを制作し，平成５年４月２６日から販売し，日本音楽著作権協会にも登録している（甲１）。また，本件ＣＤの販売開始直後である同年５月１日発行の「ベースマガジン５月号」（甲８）には，特別企画として本件ＣＤに関する記事が掲載されており，その中でも本件ＣＤの販売元が原告であることが明記されている。また，同企画中の編集部名義の記事では，本件ＣＤである「ホリデイ・フォー・パンズ」に収録された楽曲については，その権利及びマスターテープの所在が一時は行方不明になっていたという噂があるが，消息筋の意見として，マスターテープについては，録音はフロリダとニューヨークで行われ，シングル・スタジオのエンジニアであるＰ１が保管していたが，それに基づいて本件ＣＤがリリースされることになったこと，マスターテープの権利については，ジャコがアーティスト契約を結んでいたワーナー・ブラザースがこのアルバムのリリースを認めず，契約を打ち切ったが，ジャコが録音スタジオに金を支払わなかったために権利は録音スタジオの一つであるＫＣＣスタジオに引き継がれ，同スタジオにＰ１が金を支払って権利を取得したこと，Ｐ１が権利者であることを承認する旨の書面にジャコがサインしていることが記載されている。
ウ本件ＣＤ発売後の事情
(ｱ)原告は，平成５年の本件ＣＤの販売開始以来，２０年以上にわたり，レコード製作者の権利の侵害であるなどというクレームを受けておらず（乙４），他にジャコの演奏による本件楽曲を録音した音源が存在することはうかがわれない。(ｲ)本件映画は，平成２６年頃に米国で制作され，その頃に海外で公開された。本件映画では，本件楽曲につき本件音源が使用された。スラング社は，平成２７年９月２８日，ジャコの遺族が関係するジャコ・パストリアス社（以下「ジャコ社」という。）との間で，本件映画のサウンドトラックに収録されることとなるジャコの演奏に係る「Ｂｉｒｔｈｏｆ    Ｉｓｌａｎｄ」に関して，本件原盤許諾契約書により，その原盤の使用許諾契約を締結した（乙１）。そこでは，①ジャコ社がジャコの演奏に係る「Ｂｉｒｔｈｏｆ    Ｉｓｌａｎｄ」についての許諾を行う完全な権利を有していること，許諾行為を全世界で行うための原盤に対する１００％の著作権を保有及び／又は管理していること等を表明及び保証すること（１．１項），②上記の原盤の全時間分を，本件映画のサウンドトラックに収録することができること（２項），③スラング社はジャコ社に対して，本件原盤許諾契約書により付与される権利を無償でライセンスし，追加の支払は行われないこと（５．１項，５．２項）等が合意された。
(2)音楽ＣＤの一般的な制作工程
一般社団法人日本レコード協会のホームページに掲載されている「音楽ＣＤができるまで」との記事（甲１１）によれば，音楽ＣＤの一般的な制作工程のうち「レコーディング」以下の工程は，以下のとおりと認められる。
アレコーディング
まず，楽曲を実演家が演奏し，これを複数のチャンネルに録音する。ドラム，ベース等のリズムパートを録音してから，その他の楽器を録音していき，こうして録音された伴奏に合わせて，ボーカルを録音する。
イミキシング（トラックダウン）
次に，マルチチャンネルで録音された音をバランスよく曲ごとにミックスして，音を完成させる。スタジオエンジニアの腕の見せ所となる。
ウマスタリング
続いて，完成した各曲の音をＣＤの音に仕上げるために編集し，ＣＤに含まれる情報とともにテープなどに記録する。
エその後
さらに，マスタリングで完成した音をガラス原盤に刻み込むカッティングや，原盤から作られたスタンパーによってＣＤを製造するプレスの工程を経て，販売用の音楽ＣＤが完成し，店舗に配送後販売される。
(3)原告によるレコード製作者の権利の原始取得の有無についてア前記のとおり，原告は，Ｐ１から取得した本件マスターテープ１の音源にミキシング等を行って，本件マスターテープ２を制作し，それに基づいて本件ＣＤを制作し，販売していると認められる（なお，被告は，原告によるミキシング等の事実を争うが，演奏を録音したマスターテープが商業用レコードを製作するために不可欠なものであり，極めて重要な商業的価値を有することからすると，本件マスターテープ２を原告が所持し，それに基づいて原告が本件ＣＤを制作し，販売していることから，原告によるミキシング等の事実を推認するのが相当である。）。そして，原告は，上記ミキシング等をしたことにより，自らが本件音源についてのレコード製作者であると主張する。


イ著作権法２条１項６号は，レコード製作者を「レコードに固定されている音を最初に固定した者」と定義しているところ，「レコードに…音を…固定」とは，音の媒体たる有体物をもって，音を機械的に再生することができるような状態にすること（同項５号も参照），すなわち，テープ等に音を収録することをいう。そうすると，レコード製作者たり得るためには，当該テープ等に収録されている「音」を収録していることはもとより，その「音」を「最初」に収録していることが必要である。
ところで，著作権法９６条は，「レコード製作者は，そのレコードを複製する権利を専有する。」と定めているところ，ある固定された音を加工する場合であっても，加工された音が元の音を識別し得るものである限り，なお元の音と同一性を有する音として，元の音の「複製」であるにとどまり，加工後の音が，別個の音として，元の音とは別個のレコード製作者の権利の対象となるものではないと解される。本件では，上記(2)の音楽ＣＤの制作工程からすると，販売される音楽ＣＤに収録されている最終的な音源は，ミキシング等の工程で完成するものの，ミキシング等の工程で用いられる音は，そこで初めて録音されるものではなく，既にレコーディングの工程で録音されているものである。そして，レコーディングの工程により録音された音を素材としてこれを組み合わせ，編集するというミキシング等の工程の性質（上記(2)イ及びウ）からすると，ミキシング等の工程後の楽曲において，レコーディングの工程で録音された音が識別できないほどのものに変容するとは考え難く，現に，本件マスターテープ２に収録されている音が，本件マスターテープ１に収録されている音を識別できないものになっているとは認められない。そうすると，本件音源についてのレコード製作者，すなわち本件音源の音を最初に固定した者は，レコーディングの工程で演奏を録音した者というべきであるから，原告がミキシング等を行ったことによりそのレコード製作者の権利を原始取得したとは認められない。
これに対し，原告は，ミキシング等の工程後の楽曲は，レコーディングの工程で録音された音とは全く別物になり，その楽曲こそが販売されるレコードの音であるから，レコード製作者はミキシング等の工程を行った者であると主張する。確かに，ミキシングの工程は，楽曲の仕上がりやサウンドを大きく左右する重要な工程であって，多額の費用を投下する場合もあると考えられる。しかし，前記のとおりミキシング等は，レコーディングの工程で録音されたマルチチャンネルの音を組み合わせ，編集するものであって，その目的上，元の音を識別できないほどに変容させることは考え難いから，原告の上記主張は採用できない。(4)原告によるレコード製作者の権利の承継取得の有無についてア前記認定のとおり，本件音源に係る演奏のレコーディングは米国で行われたから，その音源たる本件マスターテープ１の音源は，米国法の下では録音物として著作権により保護される（米国著作権法１０２条）が，日本法の下では，著作権法８条４号ロにより，保護されるレコードとして，レコード製作者の権利により保護される。
本件では，日本国内において被告が本件音源を複製した行為が問題とされていることから，原告が本件マスターテープ１の音源について日本法の下でのレコード製作者の権利を有しているか否かが問題となるところ，原告は，自己がレコード製作者として本件音源の権利を原始取得したものでないとしても，Ｐ１から本件マスターテープ１の音源の権利を承継取得したと主張している。イそこで，まず，Ｐ１が本件マスターテープ１の音源についてのレコード製作者の権利を有していたか否かについて検討すると，確かに，前記認定の「ベースマガジン５月号」の編集部の記事では，Ｐ１は録音スタジオのエンジニアであるとされているから，通常はＰ１自身がレコード製作者であるとは考え難く，また，同記事ではＰ１がレコード製作者の権利を買い取った旨の消息筋の意見が記載されているものの，明確な裏付けがあるわけではない。また，甲１２のＫＣＣスタジオの録音記録も，日付の記載が空欄であるなど，どの時点のものか判然としない。しかし，Ｐ１は，本件音源のレコーディング時のマスターテープ（本件マスターテープ１）を所持しているところ，マスターテープは，その商業上の重要性からすると，通常はそれを複製して商業用レコードを製作する権利を有する者が所持するはずのものである。そして，原告は，Ｐ１から本件マスターテープ１を取得して本件ＣＤを制作し，２０年以上にわたり販売しているところ，ジャコが世界的に著名なベーシストでありながら，それまではスタジオ録音によるソロアルバムが２枚しかなかった状況にあって，本件ＣＤが幻のサードアルバムとも位置付けられ（甲８・４５頁），本件音源は米国で制作された本件映画にも使用されたことからすると，本件ＣＤはベース業界においては相応に知られていたと推認されるから，本件音源について他に権利を有する者がいれば，原告に対してクレームが寄せられてしかるべきであるが，そのような事実は認められない。もっとも，前記認定のとおり，ジャコの遺族が関係するジャコ社は，本件音源について１００％の著作権（米国著作権の趣旨と解される。）を有することを保証した上でスラング社に対してその使用を許諾しているが，本件原盤許諾契約書においても，本件映画に表記するクレジットは「“ＢｉｒｔｈｏｆＩｓｌａｎｄ”   ＷｒｉｔｔｅｎａｎｄＰｅｒｆｏｒｍｅｄｂｙＪａｃｏ   Ｐａｓｔｏｒｉｕｓ」とされており，これによれば，ジャコは，日本法の下では，著作権と実演家の権利を有する立場にとどまり，レコード製作者の権利を有する立場には通常はない上，ジャコ社が本件マスターテープ１と同様のマスターテープを別途所持しているといった事情もうかがわれないから，ジャコ社がジャコの遺族が関係する会社であるとしても，本件マスターテープ１の音源のレコード製作者としての権利を有していることの根拠は不明というほかない。以上に加え，前記の「ベースマガジン５月号」の編集部の記事において，Ｐ１が本件音源の権利を取得した経緯がそれなりに記されていることや，本件契約書においてＰ１がマスターレコーディングの権利を有することを保証していることを併せ考慮すると，本件楽曲に係る本件音源については，Ｐ１が日本法の下でのレコード製作者の権利を有していたと認めるのが相当である。
ウそして，原告は，そのＰ１から本件契約書によりマスターレコーディングに関する全ての権利を独占的に譲り受けたのであるから，本件マスターテープ１の音源について日本法の下でのレコード製作者の権利を承継取得し，本件音源についての同権利も有すると認められる。


(5)そして，被告が，日本国内で本件音源を使用した本件映画を複製した行為は，著作権法９６条の「レコードを複製する」行為に当たるところ，原告が本件映画の制作に当たりトラバース社やスラング社等の関係者に本件音源の使用を許諾したことの主張立証はなく，また，原告が，被告に対し，本件音源が使用された本件映画の複製を行うことを許諾したことの主張立証もないから，被告が本件音源が使用された本件映画を複製した行為は，原告のレコード製作者の権利を侵害するものと認められる。
そして，被告において本件音源が使用された本件映画を複製した時期は，平成２８年１１月２１日に原告からの本件通知書を受領した後である（被告において争うことを明らかにしないことからこれを自白したものとみなす。）が，同年１２月１日以降であることは被告が否認しており，このことを認めるに足りる証拠はない。２争点２（被告が本件音源を複製するにつき過失があったといえるか否か）に
ついて
当裁判所は，外国映画の配給会社が，複製しようとする映画に使用されている楽曲等の権利処理が完了していないのではないかと合理的に疑わせる事情もないのに，当該映画を複製するに先立って，当該映画に使用されている楽曲等の権利処理が完了しているか否かを確認する注意義務を負うとは認められないものの，本件の事情に照らせば，本件音源の権利処理が完了していないのではないかということを合理的に疑わせる事情が存し，被告は，そのような事態を十分予見することができたのであるから，上記疑いを合理的に払拭できるまで調査，確認を尽くし，その疑いが払拭できないのであれば本件音源の複製を差し控えるべき注意義務を負っていたにもかかわらず，上記注意義務を怠ったという過失があると判断した。以下，詳述する。
(1)事実経過
前提事実及び前記１(1)の認定事実に加え，後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
ア被告が本件映画の配給会社としてスラング社との間でライセンス契約を
締結するより前の時期の経過
(ｱ)本件映画は，平成２６年頃に米国で制作され，その頃に海外で公開された。
(ｲ)スラング社は，平成２７年９月２８日，本件原盤許諾契約書により，ジャコ社との間で原盤の使用許諾契約を締結した（乙１）。(ｳ)原告代表者は，同年１１月５日，ファイアースタータ・ミュージック社の音楽最高責任者とするＰ２から，「ジャコ・パストリアス『バース・オブ・アイランド』のジャコのドキュメンタリー内での使用についての至急依頼」と題する電子メールの送信を受けた（甲５）。そこでは，「Ｐ３様。私の友人であるＰ４が，Ｐ５氏に連絡を取り，あなたのことを教えてもらいました。ジャコ・パストリアスについての自主製作ドキュメンタリー映画ＪＡＣＯにおいて，御社のレーベルであるサウンドヒルズ（日本）からリリースされているアルバム作品ホリデイズ・フォー・パンズ中のジャコ・パストリアス『バース・オブ・アン・アイランド』のシンクロ権者としての許諾をお願いできないでしょうか。この映画には８１曲が使用されており，既にジョニー・ミッチェル，ジョン・コルトレーン，マイルス・デイビス等の多数の曲については，全ての楽曲についてほぼ同じような使用方法で，前金として２，５００米ドルを支払い，全世界興行収入が１００万，３００万，５００万，１，０００万，１，２００万米ドルを超える毎に，それぞれ段階的に２，５００米ドルを支払うとの条件で許諾を得ています。御社も他と同じ条件で同意いただけることを望んでおります。」などと記されていた。
これに対し，原告側は，事後承諾の要請か否かを問いただすとともに抗議し，許諾を与えなかった（甲６，乙６）。
イ被告が本件映画の配給会社としてスラング社との間でライセンス契約を
締結した後の経過
(ｱ)被告は，平成２８年７月１日付けでスラング社と本件映画の日本での配給のためのライセンス契約を締結し，同年９月にはフィルム原版の送付を受けた。また，同年１１月頃から映画公開のための宣伝広告が行われた。(ｲ)原告は，被告が本件映画の配給を予定していることを知ったことから，同月２１日に被告に到達した原告訴訟代理人作成の本件通知書により，被告に対し，①原告が平成４年に本件楽曲のマスターテープ及びこれに関する全ての権利を譲り受け，平成５年にミキシングを行って本件楽曲が収録された本件ＣＤを販売しており，原告が本件楽曲の著作隣接権を有していること，②平成２７年１１月５日に本件映画の音楽最高責任者とされるＰ２から本件映画に本件楽曲を使用することについての許諾を求められたがこれを与えておらず，本件映画のその他関与者に対しても許諾を与えていないこと，③しかしながら，本件映画には本件楽曲が使用されているばかりか，本件映画のクレジットにあたかも原告が本件映画に本件楽曲を使用することについて許諾を与えたかのような表示がされていることを指摘し，被告が本件映画を配給するとレコード製作者の権利等を侵害することになるとして，配給中止等の必要な措置を講ずることを求めた（甲６，乙２）。(ｳ)これを受けて被告は，トラバース社に事実関係を確認したところ，同月２２日に，トラバース社の担当者から，Ｐ２が原告に許諾を求めたことはＰ２の誤信によるものであり，実際にはレコード製作者の権利を保有するジャコの遺族との間で権利処理済みである旨の回答を得た。そして，被告訴訟代理人は，同月２９日付け・同月３０日到達の回答書により，原告訴訟代理人に対し，トラバース社が本件楽曲の許諾権者との間で必要な権利処理を完了させている旨伝えるとともにトラバース社の担当者への連絡を促した（乙３）。そして，被告は，同月３０日には，トラバース社の担当者から，ジャコ社との間で権利処理済みであることを証する書面として，平成２７年９月２８日付けの本件原盤許諾契約書の送付を受けた（乙５）。
(ｴ)これに対し，原告訴訟代理人は，平成２８年１２月１日付けの書面により，被告に対し，原告が本件楽曲のレコード製作者の権利を保有している根拠として，①平成４年５月１２日に，本件楽曲の演奏を録音したＰ１から原告が本件楽曲のマスターテープ及びそれに関する全ての権利を譲り受け，そのマスターテープに基づいてミキシングを行って本件ＣＤを販売しているところ，これまで本件ＣＤを販売していることに関してクレームを受けたことはないこと，②本件映画の製作関係者とされる人物も，本件楽曲のレコード製作者の権利を原告が保有していることを前提とする連絡をしてきていることを指摘し，上記①については本件契約書を，②についてはＰ２からの電子メールの印刷物（甲５の１）を資料として添付した（乙４，５）。


(ｵ)これに対し，被告訴訟代理人は，平成２８年１２月２日付けの書面により，原告訴訟代理人に対し，①Ｐ１が本件楽曲に対する権利を取得・保有していた事実は挙証されておらず，②レコード製作者の権利を保有するジャコの遺族の関係会社との間で権利処理済みであるとして，本件原盤許諾契約書を資料として送付するとともに，③本件映画の製作関係者としてＭｕｓｉｃＳｕｐｅｒｖｉｓｏｒであるＰ２が原告に連絡を取った事実が存するとしても，それはＰ２が許諾権の所在を誤信していたことによるものであるという回答を行った（乙５）。(ｶ)原告訴訟代理人は，同月８日付けの書面により，被告訴訟代理人に対し，これまでと同様の主張に加え，①ジャコは，本件楽曲の著作権者であってもレコード製作者ではないから，ジャコの遺族の関係会社から許諾を受けても無意味であり，ジャコ社がレコード製作者の権利を保有していると主張するのであれば，その根拠を明らかにしてもらいたいこと，②Ｐ２が原告に許諾を求めてきたのが本件原盤許諾契約書の作成日付とされている日よりも後の日であったり，本件映画のクレジットに本件楽曲についての権利を許諾した者として原告名が表示されていたりすることや，本件原盤許諾契約書の作成日付とされている日が本件映画が公開されてから１年近く経過した日であったり，その内容も無償許諾であったりすることを指摘して，Ｐ２が許諾権の所在を誤信したという主張は信用できず，本件原盤許諾契約書も不自然な点が多々あり，後日作成されたものと思われると主張するとともに，原告との間で有償による許諾契約を締結することを提案した（乙６）。(ｷ)これに対し，被告訴訟代理人は，同月９日付けの書面により，原告訴訟代理人に対し，権利処理済みであるという認識に変わりはないものの，紛争の長期化を避けるため，同月１０日以降の上映分につき本件映画から本件楽曲を削除することとした旨を伝えた（乙７）。
(ｸ)これを受けて原告訴訟代理人は，同月１２日付けの書面により，被告訴訟代理人に対し，同月１０日以降本件楽曲を削除した形で上映されているのか否かを確認したいので削除前後での違いを明らかにした上で削除されたことが分かる資料の送付を求めた（乙８）。これに対し，被告訴訟代理人は，同月１６日付けの書面で，原告訴訟代理人に対し，資料の送付等の要求には応じないという回答をした（乙９）。
(2)被告が本件音源が使用された本件映画を複製するに当たっての注意義務違
反の有無
ア一般に映画は音楽を初め多数の著作物等を総合して成り立つことから，それらの著作物等の権利者からの許諾については，映画製作会社において適正に処理するのが通常である。また，外国映画の配給会社に，その著作物等の一つ一つについて，本国の映画製作会社が権利者から許諾を受けているか否かを確認させることは，多大なコストと手間を必要とし外国映画の配給自体を困難にさせかねないこととなる。このことからすると，外国映画の配給会社において，配給のために映画を複製する場合に必ずこれに先立って，当該映画に使用されている楽曲等に関する権利処理が完了しているか否かを確認するという一般的な注意義務を課すのは相当ではないというべきである。一般社団法人外国映画輸入配給協会の会長の陳述書（乙１１）において，外国映画の配給業界においては，外国映画における音楽原盤（レコード製作者）の権利処理については，本国の映画製作者等において権利処理済みであるということを前提とし，改めて権利処理の有無等を確認しないという実務慣行が確立しているとされていることは，この意味で肯認することができる。これに反する原告の主張は採用できない。
もっとも，本国の映画製作会社等が，ある楽曲の音源のレコード製作者の権利を有する者から適正な許諾を受けていないのではないかということを合理的に疑わせる特段の事情が存在する場合には，映画を複製することにより当該音源のレコード製作者の権利を侵害するという事態を具体的なものとして予見することが可能であるから，その場合には，これを打ち消すに足るだけの調査，確認義務を負う上，調査，確認を尽くしても上記疑いを払拭できないのであれば，当該音源を使用した当該映画の複製を差し控えるべき注意義務を負うと解するのが相当である。この点について，被告は，外国映画の配給会社にはおよそ当該映画に使用されている楽曲の音源に関する権利処理に関する調査，確認義務を負わせるべきではないとの主張をする趣旨にも思われる。しかし，本国の映画製作者等がレコード製作者の権利を有する者から適正な許諾を受けていないのではないかということを合理的に疑わせる事情に接した場合に，そのような疑問が払拭されないまま映画の複製を行うことは，レコード製作者の権利を侵害する可能性が高いのであるから，そのような場合にまで調査確認義務を負わないと解することは，前記のような外国映画の配給における業界の実情を前提としても相当でないというべきであり，被告の主張は採用できない。
イ上記(1)の事実経過に照らせば，被告が，本件音源が本件映画に使用されていることに関して，本件音源のレコード製作者から許諾を受けているか否かについて初めて疑義を提示されたのは，平成２８年１１月２１日に原告から本件通知書が送付されてきたときのことである。そして，本件通知書には資料こそ添付されていなかったものの，本件映画のエンドロールにおいて，本件楽曲について「サウンドヒルズ（日本）許諾」と表示されている当の原告から，原告がマスターテープ及びこれに関する全ての権利を譲り受けて本件ＣＤを制作，販売しており，本件映画の音楽最高責任者とされるＰ２から本件映画に本件楽曲を使用することについての許諾を求められたとの具体的な事実関係とともに，許諾を与えていないとの指摘がされたのであるから，これにより，トラバース社ないしスラング社が本件音源のレコード製作者から適正な使用許諾を受けていないのではないかという合理的疑いが生じたというべきである。
これに対し，被告は，本件通知書は何ら資料が添付されていない根拠不明の内容であったとして，上記疑いは具体的なものではなかった旨主張する。しかし，本件通知書による指摘は，本件映画との関係が不明な第三者からのものというわけではなく，また，上記(1)イ(ｴ)のような本件契約書等の添付資料がある場合と比べれば具体性を欠くというだけであって，本件通知書での原告からの指摘内容に照らせば，相応の根拠があるものとして受け止めるべきものであるから，被告の主張は採用できない。


ウそこで，被告が上記疑いを合理的に払拭できるだけの調査，確認を尽くしたか否かについて見ると，被告の複製時期との先後関係は必ずしも定かではないが，被告に最大限有利に考えると，上記(1)イ(ｳ)のとおり，被告は，本件映画を複製するまでに，調査の結果，トラバース社から，本件楽曲のレコード製作者はジャコの遺族の関係するジャコ社であり，同社から許諾を受けているという回答を得て本件原盤許諾契約書を入手するとともに，本件映画の音楽最高責任者とされるＰ２が原告から許諾を得ようとしたことはＰ２の誤信に基づくものであるという回答も得ていたことになる。このように被告は，本件音源のレコード製作者の権利に関する権利処理に関する調査，確認をとるべく行動していたと認められる。しかし，原告からの本件通知書では，通常はレコード製作者の権利を有する者が所持するはずのマスターテープを原告が取得し，それに基づいて平成５年以降本件ＣＤを販売しており，その音源が本件映画に無断使用されたと記されていることから，原告がレコード製作者の権利を有することが相応の根拠をもって提示されていたといえる。このことからすると，被告が，トラバース社から，単に真の権利者はジャコ社であるとの説明や，Ｐ２による許諾の求めは誤信によるものであったとの説明を受け，ジャコ社が１００％の著作権を表明保証する本件原盤許諾契約書の送付を受けただけでは，真の権利者がジャコ社であるとの確証を得たとはいい難く，上記の疑問が合理的に払拭されたとはいえない。取り分け，本件映画のエンドロールにおいて「サウンドヒルズ（日本）許諾」と表記しながら，海外公開後になって，わざわざ本件楽曲だけを対象とするライセンス料無償の本件原盤許諾契約書を作成し，それでいながら音楽最高責任者のＰ２が原告から許諾を得ようとしたという一連の事態は，トラバース社ないしスラング社においても，本件音源の使用許諾を原告から取得する必要があると考えていたのではないかと疑わせる事情であり，単に誤信の一言で疑問が払拭される状況であるとはいえない。そうすると，本件音源のレコード製作者の権利に関する権利処理に関する調査，確認をそれ以上行わずに，疑問が払拭されないまま本件音源を使用した本件映画を複製した被告には，上記注意義務違反が認められる。
これに対し，被告は，①トラバース社から，本件映画のクレジットに原告から許諾を得たとの表示がされていることについても，原告がレコード製作者の権利を有するとの誤信に基づくものであったとの回答を得ていたことから，調査，確認を尽くしていたといえる旨主張するとともに，②本件映画の複製を差し控えると興行会社との関係で債務不履行になり，本国の権利元等の許諾を得ずに本件映画から本件楽曲を削除すると著作者人格権侵害に問われかねないことから，義務遵守の決意を期待できない状況にあったとの趣旨と思われる主張をし，③被告は本件映画から本件楽曲を削除する措置も採ったとの主張をする。
しかしまず，①について被告の主張が採用できないことは上記のとおりである。次に，②について見ると，確かに，本件映画の複製を差し控えると興行会社との関係で債務不履行になる可能性があることから，被告としては難しい選択が迫られる状況にあったとはいえる。しかし，そうであるからといって，原告のレコード製作者の権利を侵害する合理的な疑いが生じている状況下で，自己の損害を避けるために複製行為を強行することが許容されるということはできない。また，③について見ると，被告として原告の権利侵害を避けるための努力をしたことは認められるが，だからといって，その措置を採る前に複製行為を強行したことを免責するものではない。
(3)以上によれば，被告には，原告のレコード製作者の権利を侵害するにつき過失があったと認められるから，被告は，原告に対して，不法行為に基づく損害賠償責任を負う。
３争点３（原告の損害額）について
当裁判所は，原告が許諾料相当額を損害として主張する本件における損害の額としては，２万円が相当であると判断した。以下，詳述する。本件で原告は，本件音源の許諾料相当額の損害を主張しているところ，これは，著作権法１１４条３項による損害額の主張をするものと解される。そこで，検討するに，まず，本件では，前記のとおり，本件映画の音楽最高責任者であるＰ２が，原告に対し，本件音源を本件映画に使用するライセンス料として，他の楽曲の場合と同じく，前金として２５００米ドルを支払い，全世界興行収入が１００万，３００万，５００万，１０００万，１２００万米ドルを超えるごとに，それぞれ段階的に２５００米ドルを支払うとの条件を提示したことが認められるところ，これは，楽曲の音源を本件映画に使用する場合の，実際の使用態様も踏まえた，他の楽曲についてのライセンス料水準と同様の具体例として重視すべきものである。
もっとも，この提示条件は，「現在知られている，又は今後判明するすべてのメディアについて，恒久的かつ全世界な許諾」（甲５）についてのものであり，本件映画は，ダウンタウン映画祭ＬＡ．やアテネ国際映画祭等の８つの海外での映画祭に出品されたこと（乙１４）から，数か国以上の国で上映されたと推認される。これに対し，被告による本件映画の複製は，日本のみでの上映を目的とするものである上，前記認定のとおり，本件映画に本件音源が使用された期間は平成２８年１２月１日から同月９日までの間にとどまっており，前記の提示条件との間に大きな差異があるから，この点は上記の提示額からの減額要素として考慮する必要がある。また，実際にも，弁論の全趣旨によれば，被告がその間に得た配給収入は８６万円にとどまると認められ，被告が本件音源を使用した本件映画によって多額の利益を受けたとも認められないから，このことからしても同様である（なお，原告は被告による上記の配給収入を認定し得るだけの証拠がないと主張するが，被告は，上記２(1)イ(ｷ)及び(ｸ)のとおり，本件訴訟提起前の交渉段階において，原告に対し，本件映画から本件楽曲を削除した旨を速やかに通知していること，弁論の全趣旨によれば，被告は，本件訴訟の早期の段階から，興行収入及び興行会社との配分割合について，釈明を求められていないにもかかわらず明らかにしていること，原告も具体的な立証をしているわけでもないことからすると，上記のとおり認められる。）。


主文
被告人両名をそれぞれ懲役６月に処する。
被告人両名に対し，この裁判確定の日から３年間，それぞれその刑の全部の執行を猶予する。
理由
[罪となるべき事実]
被告人Ａは，岡山県警察本部交通部運転免許課教習所係所属の技術職員として，平成２７年６月２２日から２６日までの間に実施された新任技能検定員審査に関し，同係所属の職員が作成した審査問題の決裁等の職務に従事していたもの，被告
人Ｂは，Ｃ教習所管理者であったものであるが，
第１被告人Ｂは，自己が管理者を務める前記教習所所属の教習指導員等を前記審査に合格させるため，同審査において出題される筆記試験問題に関する情報を入手しようと考え，平成２７年６月１７日午後１時３０分頃，岡山市Ｄ区ＥＦ番地Ｇ所在の岡山県運転免許センター内岡山県警察本部交通部運転免許課応接コーナーにおいて，被告人Ａに対し，「Ａさん，何でもええんじゃけど，何かヒント教えてもらえんじゃろうか。」などと申し向け，前記審査の筆記試験問題又はその出題範囲に関する情報を教示してほしい旨依頼し，もって被告人
Ａが職務上知り得た秘密を漏らす行為をそそのかし，
第２被告人Ａは，被告人Ｂのそそのかし行為を受け，前記第１記載の日時場所において，被告人Ｂに対し，自己が決裁した際に知った前記審査の筆記試験問題
を教示し，もって職務上知り得た秘密を漏らし
たものである。
[証拠の標目]
（省略）
[法令の適用]
罰条
第１の所為（被告人Ｂ）平成２６年法律第３４号附則５条により同法による改
正前の地方公務員法６２条，６０条２号，３４条１項
前段
第２の所為（被告人Ａ）平成２６年法律第３４号附則５条により同法による改
正前の地方公務員法６０条２号，３４条１項前段
刑種の選択               被告人両名につき，懲役刑刑の全部執行猶予         被告人両名につき，刑法２５条１項
[量刑の理由]
本件で漏らされた職務上の秘密は，新任技能検定員審査の筆記試験問題である。試験問題の内容を漏らすことは試験自体の意味を失わせるものであるから，本件秘密は，それ自体，秘密性の高いものである。また，技能検定員は，指定自動車教習所で技能試験の検定を実施するための資格であり，現在の自動車免許取得制度において重要な資格である。その資格を得るための試験問題の秘密性や要保護性は高い。さらに，被告人両名の行為により，受験者５名に試験問題の内容が事前に伝えられた上，試験が実施されており，本件各犯行が試験に与えた影響は小さくない。その５名は，本件発覚により失格処分となっており，それらの者に与えた影響も無視できない。加えて，元警察幹部が現職警察職員をそそのかし，現職警察職員が試験問題を漏らしたのであるから，本件各犯行は警察組織への信頼を失わせるものでもある。
被告人Ａは，県警本部の技術職員であり，前記筆記試験問題を決裁する担当係長として，その試験問題の秘密を厳重に守るべき立場にありながら，教本の該当ページを示したりキーワードを伝えたりして問題のほぼ全てを被告人Ｂに漏らしているのであって，被告人Ａの行為は，自らの職責を否定しかねない重大な職務犯罪といえる。また，被告人Ａが，その供述するように，今後の執務を円滑に行うため，被告人Ｂが管理者を務める自動車教習所と良好な関係を築いておきたいと思うところがあったとしても，被告人Ｂからの頼みを受け，安易にそれに応じているのであるから，その意思決定は強く非難される。
他方，被告人Ｂは，警察署長等も務めた元警察幹部であり，明確な自覚がないとしても，警察における経歴等の立場の違いを背景に，それを利用して，被告人Ａに前記筆記試験問題を漏らすようそそのかしているのであって，被告人Ｂの行為は被告人Ａの立場につけ込んだ悪質な犯行といえる。また，被告人Ｂは，その供述するところによれば，自らが管理者を務める自動車教習所所属の受験者の負担を軽減させるために，本件犯行に及んだというのであるが，そのような動機に特段酌むべき事情はなく，その意思決定も強く非難される。
これらの犯情に照らすと，弁護人の指摘する被告人Ａが退職金を受領できなくなる可能性を踏まえても，本件は，被告人両名とも，罰金刑ではなく懲役刑を選択すべき事案というべきであるが，実刑に処すほかない事案とまではいえない。そこで，これらの事情に加え，被告人両名とも，事実を認め，反省の情を示していること，被告人Ａは，３か月の停職処分を受けて自主退職を余儀なくされ，被告人Ｂも，当時の会社を退職し，本件により一定の社会的制裁を受けていること，被告人Ａの妻と現在の雇用主が，被告人Ａの今後の監督と雇用を約する旨証言していること，被告人Ｂの妻も，被告人Ｂの今後の監督を証言していること，被告人両名とも前科前歴を有しないことなどの一般情状を考慮すると，被告人両名に対しては，主文の刑に処した上，その刑の全部の執行を猶予するのが相当である。よって，主文のとおり判決する。
（求刑被告人両名につき懲役６月）
平成２８年６月１７日
岡山地方裁判所第１刑事部


平成２６年５月１３日判決言渡同日原本受領    裁判所書記官平成２５年（ワ）第３７４２号特許権侵害差止請求事件
口頭弁論終結日平成２６年１月２７日
判決
原告                カースル株式会社
同訴訟代理人弁護士辰巳    和正
同岡部    友和
同大宅    美代子
同太平    信恵
同補佐人弁理士安倍    逸郎
同下田    正寛
被告                株式会社トライアルカンパニー
同訴訟代理人弁護士橋本    吉文
同李    武哲
同大塚    陽介
同秋山    理恵
同金    佑樹
同二又    朋之
同三浦    紗耶加
被告補助参加人          三菱アルミニウム株式会社
同訴訟代理人弁護士佐藤    恒雄
同日野    英一郎
同補佐人弁理士寺本    光生
同山口    洋
被告補助参加人      アルファミック株式会社
同訴訟代理人弁護士山上    和則
同藤川    義人
同雨宮    沙耶花
同補佐人弁理士藤井    淳
主文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
１被告は，別紙製品目録記載の各製品を製造し，譲渡し，又は譲渡等の申出をしてはならない。
２被告は，前項の各製品を廃棄せよ。
第２事案の概要
本件は，原告が，後記本件製品が原告の有する特許権を侵害するとして，被告に対し，特許法１００条１項，２項に基づき，侵害品の製造等の差止め及び廃棄を求める事案である。本件製品の製造者である補助参加人らが，被告に補助参加した。１前提事実（争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実）
(1)当事者（弁論の全趣旨）
ア原告は，果実の栽培，生産等（不織布及び不織布製品の製造，販売を含む）を目的とする株式会社である。
イ被告は，百貨小売業およびこれに関連する商品の製造・加工・輸出入・卸売業，訪問販売業，通信販売業等を目的とする株式会社である。ウ補助参加人三菱アルミニウム株式会社（以下「参加人三菱アルミ」という。）は，アルミニウム，マグネシウム等の非鉄金属及びその合金の製品の製造及び販売等（金属製及び合成樹脂製日用品雑貨の製造，加工及び販売を含む）を目的とする株式会社である。
エ補助参加人アルファミック株式会社（以下「参加人アルファミック」という。）は，日用品雑貨の販売等（合成樹脂等の調理用包装材，容器，袋物，箱，敷物の製造を含む）を目的とする株式会社である。
(2)原告の特許権（争いがない）
原告は，別紙特許公報記載の発明にかかる特許（甲２。ただし，別紙特許公報記載の特許請求の範囲は，本訴提起前に確定した訂正の審決（訂正２０１１－３９０１２０。甲３）により訂正されている。以下，訂正後の特許を「本件特許」といい，本件特許にかかる特許権を「本件特許権」，本件特許にかかる発明を「本件特許発明」，本件特許の明細書及び図面を「本件明細書」とそれぞれいう。）の特許権者である。
その請求項１は，次のとおりである（下線は訂正事項）
【請求項１】
幅広の不織布を取り付けようとするレンジフードの角形の通気口に合わせて切断し，切断した不織布の周囲を前記通気口に仮固定してこの通気口を不織布で直接覆って使用する通気口用フイルター部材であって，前記不織布として，一軸方向にのみ非伸縮性で，かつ該一軸方向とは直交する方向へ伸ばした状態で仮固定して使用したとき，１２０～１４０％まで自由に伸びて縮み，難燃処理された合成樹脂繊維からなるものを使用し，前記不織布を前記一軸方向とは直交する方向へ伸ばして，この不織布により前記通気口を覆うことを可能としたことを特徴とする通気口用フイルター部材。
(3)本件特許の構成要件の分説（争いがない）
本件特許の請求項１は，次のとおり構成要件に分説される（以下「構成要件Ａ」などという。）。
Ａ幅広の不織布を取り付けようとするレンジフードの角形の通気口に合わせて切断し，切断した不織布の周囲を前記通気口に仮固定してこの通気口を不織布で直接覆って使用する通気口用フィルター部材であって，Ｂ前記不織布として，一軸方向にのみ非伸縮性で，かつ該一軸方向とは直交する方向へ伸ばした状態で仮固定して使用したとき，１２０～１４０％まで自由
に伸びて縮む合成樹脂繊維からなるものを使用し，
Ｃ前記不織布を前記一軸方向とは直交する方向へ伸ばして，この不織布により
前記通気口を覆うことを可能としたことを特徴とする
Ｄ通気口用フィルター部材。
(4)本件製品の製造，販売等（弁論の全趣旨）
ア参加人三菱アルミは，別紙製品目録記載１ないし６の製品（以下，これらを同目録の記載に従い「イ号製品」等といい，総称して「本件製品」という。）のうち，イ号，ロ号，及びハ号製品を製造し，これを，商社を通じて販売している。また参加人三菱アルミは，被告の委託を受けて，いわゆる被告のプライベートブランド商品としてヘ号製品を製造し，被告に販売している（以下，上記イ号，ロ号，ハ号及びへ号の各製品を「三菱アルミ製品」ともいう。）。イ参加人アルファミックは，ニ号及びホ号（以下，「アルファミック製品」ともいう。）の各製品を製造し，これを商社を通じて販売している。ウ被告は，本件製品のうちヘ号製品については参加人三菱アルミから，その余については商社から購入して，その販売及び販売の申出を行っている。(5)本件製品の構成（丙１の１ないし４，丁２，３，弁論の全趣旨）
アイ号製品
イ号製品は，幅４６ｃｍ，長さ９ｍの難燃性不織布を使用したレンジフードフィルターであって，強力磁石が８個付属したものである。使用の際は，不織布を，鋏等でレンジフードの金属フィルターの縦，横の長さに合わせて切断し，これをレンジフードに装着し，その周囲を付属の磁石で固定することで，レンジフードの金属フィルターを覆うものである。
イロ号，ハ号製品


ロ号製品は，幅４６ｃｍ，長さ１．８ｍの難燃性不織布を使用したレンジフードフィルターであって，磁石が８個付属したものである。長さ方向には，１５ｃｍごとに幅方向と平行にミシン目が付されている。使用の際は，長さ方法はミシン目，幅方向は鋏等でレンジフードの縦，横の長さに合わせて切断し，切断した不織布をレンジフードに装着し，その周囲を付属の磁石で固定することで，レンジフードの金属フィルターを覆うものである。ハ号製品は，ロ号製品の取替え用商品（磁石が付属しない商品）であり，不織布の構成はロ号製品と同じである。
ウニ号，ホ号製品
ニ号製品は，幅４６ｃｍ，長さ１１ｍの，ホ号製品は，幅４６ｃｍ，長さ１８０ｃｍの，いずれも難燃性不織布を使用したレンジフードフィルターであって，磁石が８個付属したものである。使用の際は，不織布を，鋏等でレンジフードの縦，横の長さに合わせて切断し，これをレンジフードに装着し，その周囲を付属の磁石で固定することで，レンジフードの金属フィルターを覆うものである。
エヘ号製品
へ号製品は，幅４６ｃｍ，長さ６ｍの難燃性不織布を使用したレンジフードフィルターであって，磁石が８個付属したものである。使用の際は，不織布を，鋏等で金属フィルターの長さ，幅及び磁石留め部分を測って切断し，これをレンジフードに装着し，付属の磁石で固定することで，レンジフードの金属フィルターを覆うものである。
(6)構成要件Ａの充足（上記(5)及び弁論の全趣旨）本件特許の構成要件Ａは，「幅広の不織布を取り付けようとするレンジフードの角形の通気口に合わせて切断し，切断した不織布の周囲を前記通気口に仮固定してこの通気口を不織布で直接覆って使用する通気口用フィルター部材」というものであり，上記「仮固定」の意義は，本件明細書の【０００２】【従来の技術】に，「周囲をマグネット等の仮固定手段で通気口の周囲に固定する」と，【００１３】には，「不織布の周囲の固定は取っ手付き磁石１５によって固定したが，鉤状フックを有する面状ファスナー，クリップ等の簡易固定具で不織布の周囲を通気口に固定する場合であっても本発明は適用される。」と，それぞれ記載されているところから，磁石等の取り外し容易な固定具を用いて固定することをいうものと解される。
上記(5)の本件製品の構成によると，本件製品は，長尺のレンジフードフィルターを，レンジフードの幅に合わせて切断し，金属フィルターを覆うように取り付け，磁石で固定する構成を有するものであるから，本件製品は，いずれも本件特許の構成要件Ａを充足すると認められる。
(7)   別件訴訟の存在（当裁判所に顕著）
原告は，本件製品以外のメーカーが製造したレンジフードフィルター製品が，本件特許を侵害するものとして，当該メーカーに対し，大阪地方裁判所に特許権侵害差止等請求訴訟を提起している（当庁平成２２年（ワ）３７９２号事件。以下「別件訴訟」という。）。
２争点（本件製品が本件特許の技術的範囲に属するかどうか）(1)本件製品が，構成要件Ｂの「一軸方向にのみ非伸縮」の不織布を使用したものかどうか。
(2)本件製品が，構成要件Ｂの「１２０～１４０％まで自由に伸びて縮む」不織布
を使用したものかどうか
(3)本件製品が，構成要件Ｃの「伸ばして使用」する点を充足するかどうか
(4)本件特許に無効理由が存するか
参加人アルファミックは，本件特許には，①測定方法が定まっておらず，発明と不明確（特許法３６条６項２号）の無効理由があること，②当業者が本件訂正発明を再現するにも過度の試行錯誤を強いるものであって，実施可能要件違反（特許法３６条４項１号違反）の無効理由が存在すること，③原告の主張する恣意的な測定方法のもとでは，本件特許出願前の製品でも同様の伸びは充足するものであるから，公然実施の無効理由（特許法２９条１項２号）が存在することを主張する。
第３争点に対する当事者の主張
１争点(1)（本件製品が，構成要件Ｂの「一軸方向にのみ非伸縮」の不織布を使用したものかどうか）について
（原告の主張）
(1)「一軸方向にのみ非伸縮」の文言の意義についてア本件明細書の【０００８】においては，「このような不織布の製造方法としては，比較的伸びにくいポリエステル等の繊維を一方向に並べて不織布とすることによって製造可能であるし，場合によっては自由方向に繊維が並んだ不織布に一方向に伸びにくい繊維を多数平行に入れて製造してもよいし，その他の周知の方法によって製造してもよい。」と記載されている。この説明から，非伸縮性の定義は，全く伸縮しないという絶対的な非伸縮の意味ではなく，直交方向の伸び率と対比して伸び率が低いという意味での相対的な非伸縮である。
イ参加人らの主張に対する反論
参加人三菱アルミのいう「従来製品では見られない程度に，一軸方向にのみ非伸縮であることを指す」との見解は，不織布の構成を考慮したものではない。不織布は，繊維をバインダで固めた複合材料であることから，たとえ非伸縮方向であっても，不織布に大きな荷重をかければ伸縮するものであり，本件発明に係る不織布は，通気口を覆うために用いられるものであるから，「簡易固定具が抗せられ，不織布が切断しない程度の大きさの引っ張り力が与えられたときに一軸方向で仮に縮みが生じたとしても通気層全体を覆うことに支障が生じない程度の非伸縮性を意味し，伸縮率は数％である。(2)甲６から甲１１に示された伸縮率に関する試験（以下「甲６等試験」という。）
の内容及び結果
ア甲６等試験の手順
本件製品から試験片（幅５０ｍｍ，長さ２２０ｍｍ，ただし，つかみ間隔が１００ｍｍのものは１３０ｍｍ）を切り出し，つかみ間隔を下記「つかみ間隔」欄記載のとおりとし，「荷重」欄記載の重りを鉛直につり下げ，つり下げた直後の試験辺の長さを測定することにより行う。
つかみ間隔荷重
イ号製品200mm    150g
ロ号製品縦   200mm，横100mm   300gハ号製品縦   200mm，横100mm   300g
ニ号製品200mm    150g
ホ号製品縦   200mm，横100mm   30g
へ号製品200mm    150g


イつり下げ荷重は，本件明細書の【０００５】，【０００９】の記載から，通気口全体を覆うとき，通気口全体の覆いを達成することができる引っ張り力をもって測定すべきであり，需要者が不織布に加える荷重は，不織布が破断しない程度のものであり，イ号，ニ号及びヘ号製品については５ｃｍ当たり１５０ｇ，ロ号，ハ号製品については，不織布の厚さがイ号製品より厚いため５ｃｍ当たり３００ｇ，ホ号製品については，同製品が他の製品に比べ剛性が小さく破断するため，３０ｇが適当である。
ウ甲６等試験の結果
上記の条件下で５回試行した伸び率の平均は，次のとおりである
縦方向横方向
イ号製品122.1%    110.2%
ロ号製品123.9%    107.0%
ハ号製品123.1%    106.8%
ニ号製品132.8%    102.2%
ホ号製品138.0%    101.3%
へ号製品133.3%    114.0%
エ上記結果から，本件製品は，いずれも，構成要件Ｂにいう「一軸方向にのみ非伸縮性」を有する不織布である。
(3)甲１２から甲１７に示された伸縮率に関する試験（以下「甲１２等試験」という。）の結果
ア特許庁審判官合議体は，本件特許の無効審判において，本件明細書には，一軸方向とは直交する方向の伸縮値を算出するための測定条件は，通気口全体を覆うとき，これを達成することができる引張力であるという点で明らかにされているということができると判断した。
すなわち，通気口全体を覆うとき，通気口全体の覆いを達成することができる引っ張り力における伸び率が，一軸方向では非伸縮と認められ，一軸方向とは直交する方向では，１２０～１４０％であると認められれば，本件特許の技術的範囲に属する。
イ甲１２等試験は，原告が行った手伸ばし試験であり，前記アの測定条件に従い，本件製品を仮固定し，試験者の手の力により１２０～１４０％まで自由に伸びて縮むことを実証したものである。
ウ甲１２等試験の結果は次のとおりである。
縦方向（伸び率）横方向（伸び率）
イ号製品130%    108%
ロ号製品122%    ミシン   目のた   め測
定不能
ハ号製品122%    107%
ニ号製品141%    107%
ホ号製品140%    104%
へ号製品133%    112%
エ上記のとおり，本件製品は，いずれも縦方向には１２０～１４０％の伸び率を有しているのに対して，直交方向である横方向の伸び率は，１０４％から１１２％と縦方向の各伸び率と対比して伸び率が相対的に低いことが認められるから，構成要件Ｂにいう「一軸方向にのみ非伸縮性」を有する不織布である。
（参加人三菱アルミの主張）
(1)一軸方向にのみ非伸縮の意義
ア「一軸方向にのみ非伸縮」の具体的に内容については，本件明細書の【０００４】で，「一軸方向にのみ非伸縮性の不繊布とは，特定の方向には伸びないが，ほかの方向，特に非伸縮性を有する方向と直交する方向には不繊布自体が伸びる不繊布をいう」などと記載しているのみで，具体的にどの程度の伸縮性や非伸縮性があれば「一軸方向にのみ非伸縮」といえるのかについての定義が定められていない。
もっとも，「一軸方向にのみ非伸縮」が本件特許発明の特徴とされていることや，別件訴訟における主張（丙８），本件明細書の【０００８】における製法の例示からすれば，本件特許発明における「一軸方向にのみ非伸縮」とは，特殊な方法により達成される，従来製品では見られない程度に，一軸方向にのみ非伸縮であることを指すもの解するべきである。
イなお，不織布の製造において，巻き取る工程がある関係上，一方向に伸びにくいことは当然であるから，単に伸び率の異方性があることをもって「一軸方向にのみ非伸縮性」があるものということはできない。原告の解釈は取り得ない上，別件訴訟における原告の主張とも矛盾する。
ウ本件特許発明と三菱アルミ製品との対比について三菱アルミ製品は製造工程における巻き取り方向に最も伸びやすいクロスタイプの製品である（丙７）。
不繊布中の繊維の並び方には，パラレルタイプ，クロスタイプ，ランダムタイプがあるが，クロスタイプの不繊布は，パラレルタイプやランダムタイプの不繊布より製造工程における巻き取り方向に伸びやすいため，「一軸方向にのみ非伸縮」を達成するためには不適格となるものである。すなわち，クロスタイプの三菱アルミ製品は，明らかに本件特許発明の思想に反して製造されている（丙７）。
三菱アルミ製品が一軸方向に伸びにくく，これと直交する方法に伸びやすいという性質を有していることは否定しないが，これは，不繊布の製造工程から当然に導かれるレベルのものである。
したがって，三菱アルミ製品は，本件特許の構成要件Ｂにいう「一軸方向にのみ非伸縮」との構成要件を充足しない。
(2)甲６等試験に証拠価値がないこと
ア甲６等試験は，原告の主張によっても，試験片寸法，つかみ間隔，つり下げ荷重の各条件が試験によって異なっており，しかもこの点について何らの説明もない。このような実験に客観性がないことは明らかである。実験条件の統制の点をおいても，なぜ各設定が妥当であるかの主張立証もない。
イ甲６等試験は，構成要件Ｂが，「一軸方向とは直交する方向へ伸ばした状態で仮固定して使用した」場合の伸び率を規定していることを無視している点でも妥当でない。製品全体を伸ばさないと通気口を覆うことはできないのに，製品全体を伸ばしていない点でも妥当でない。
(3)甲１２等試験に証拠価値がないこと
ア甲１２等試験は，原告が，レンジフードフィルターごとに，恣意的に異なる力をかけて行われたものであり，製品ごとに実験条件が異なり，客観性が全くない。このことは，甲６等実験との対比からも明らかである。また，ロ号製品とハ号製品は，不織布としては同じものを使用しているから，横方向の伸び率が異なることは考えられないところ，甲１２等試験では，異なる結果となっており，この点からもいい加減な試験であることは明らかである。イ「仮固定」を考慮していないこと，製品全体を伸ばしていないことが妥当でないことも，甲６等実験と同様である。
（参加人アルファミックの主張）
(1)一軸方向にのみ非伸縮の意義
ア原告の主張について


原告は，構成要件Ｂにおける「一軸方向にのみ非伸縮」について，「直交方向の伸び率と対比して相対的に低い」という意味であると主張するが，本件特許の特許請求の範囲にも，明細書にも，そのような記載はない。むしろ本件明細書の【０００４】には，「ここで，一軸方向にのみ非伸縮性の不織布とは，特定の方向には伸びないが，他の方向，特に非伸縮性を有する方向と直交する方向には不織布自体が伸びる不織布をいう。」と定義されており，明らかに矛盾する。
原告は，別件訴訟において，「一軸方向にのみ非伸縮」の意味を「伸縮率が数パーセントの場合である」とも主張するが，これとも相容れない。イ原告の主張するように，荷重や試験片の大きさを恣意的に設定して伸び率を測定することができるのであれば，伸びない方向にも，任意の荷重で１１０％以上伸びれば，非侵害というべきである。また，原告は，別件訴訟で，少しでも縮めば「縮み」を肯定できる旨を主張するから，少しでも縮めば，「非伸縮」にあたらない。
(2)引張力を与えたときの直交方向の縮みについてアルファミック製品を１２０％伸ばしたときの一軸方向の縮みを測定したところ，ニ号製品では左側に２５．３～３１．０ｍｍ，右側に２４．７～２８．９ｍｍの縮みが生じ，ホ号製品では左側に１５．０～１８．２ｍｍ，右側に１５．６～１６．６ｍｍの縮みが生じた。フィルターで通気口全体を覆うことができず隙間が生じると，そこから汚れが通気口内部に入るため，レンジフードフィルターとしては機能を果たすことができず致命的な欠陥であるところ，これだけの隙間が生ずるのであれば，通気口全体を覆うことに支障があることは明らかである。
（被告の主張）
参加人の主張を援用する。
２争点(2)（本件製品が，構成要件Ｂの「１２０～１４０％まで自由に伸びて縮む」不織布を使用したものかどうか）について
（原告の主張）
(1)本件製品の伸縮率の試験結果
本件製品の伸びやすい方向の伸縮率については，前記１の（原告の主張）(2)(3)の甲６等試験，甲１２等試験の結果のとおりである。これによると，被告製品は，いずれも，非伸縮である一軸方向と直交する方向に１２０～１４０％まで自由に伸びて縮むものである。また，前述のとおり，本件特許の伸縮性の試験方法は，本件明細書の記載から，甲１２等試験によることが明らかである。したがって，本件製品はいずれも，構成要件Ｂを充足する。(2)甲１９試験によっても，構成要件Ｂに定める伸び率を充足することア甲１９試験は，一辺を４０ｃｍ，他方の一辺を６０ｃｍの長方形に切断した不織布の一端部分を複数の磁石，面状ファスナ等（以下「簡易固定具」という。）によって鋼板に不織布を固定し，不織布の他端部分をチャック（幅３０～４０ｍｍのクリップ等）で保持する。その後，チャックで不織布を引っ張って伸ばすものである。
簡易固定具での固定が訂正特許請求の範囲に記載の「仮固定」に相当し，チャックで不織布を引っ張る行為が，レンジフードの通気口に仮固定されて不織布を引っ張って伸ばして使用する行為に相当する。なお，仮固定は，磁石及び面状ファスナー等を組み合わせて使用してもよい。
この構成に従って，チャックで不織布を引っ張って伸ばすことができるように引張試験機にセットし，引張り試験を行う。そして，仮固定が外れたとき又は不織布が破断したとき（一部破断も含む）の伸び量（ストローク値）に基づいて算出した伸び率が本件発明に係る不織布の伸び率である。なお，①簡易固定具がゆっくり動き始めたときは，その時点で仮固定ができなくなったとみて，その時点（荷重が一定となり始めた時点）での伸び量を，②不織布が破断（亀裂を含む）したときは，荷重が急激に減少した時点での伸び量を，③特異な現象（ストロークと荷重の相関関係が対応しない場合）は，これを除外するものとする。
イこれによると，各本件製品に使用される不織布の伸び率は，イ号製品は１２３％，ロ号製品は１２２％，ハ号製品は１２２％である。二号製品は１２８％，ホ号製品は１２４％，ヘ号製品は１２０％である。
したがって，本件製品はいずれも構成要件Ｂを充足する。ウなお，各試験の関係は，甲１２等試験は，本件特許の特許請求の範囲の記載に忠実に従った試験方法であり，甲１９試験は，特許庁に対する判定請求（判定２００２－６０１０２）に記載の試験，及び甲６等試験と同様に本件特許請求の範囲の記載に従った試験を簡易的に再現したものであり，意義は同じものである。
(3)参加人らの丙３試験，丁４試験について
丙３試験，丁４試験は，いずれも，移動端の不織布の全辺を鋼板で挟んで引っ張っているが，手で伸ばすという実際の使用態様を考慮しない不適切なものである。また，固定側に使用される鋼板（ＪＦＥ製カラー鋼板ＧＬ）は，建築資材，屋根材に使用されるものであり，レンジフードに用いられている鋼板とは異なるものである上，酸やアミンに弱いガルバリウムメッキがされており，レンジフードに用いられることはない。
従って，丙３試験，丁４試験は，本件特許に定める伸び率を測定するものとして不適切である。
（参加人三菱アルミの主張）
(1)「仮固定して使用」について
構成要件Ｂで用いられている「仮固定」との文言は，明細書に明確に説明はないものの，本件明細書【０００２】の「特公平６－７８９５号公報には，市販されている幅広の不織布から適当広さの不織布を切り出し，前記した通気口を切り出した不織布で直接覆い，周囲をマグネット等の仮固定手段で通気口の周囲に固定する排気口（即ち，通気口）へのフィルター取付け方法が提案されている。」との記載や，同【００１３】の「不織布の周囲の固定は取っ手付き磁石１５によって固定したが，鉤状フックを有する面状ファスナー，クリップ等の簡易固定具で不織布の周囲を通気口に固定する場合であっても本発明は適用される」との記載からすると，「仮固定」とは，磁石などのような取り外しが容易な手段で固定を行うことと解される。
三菱アルミ製品のうち，イ号，ロ号及びへ号製品は，いずれも磁石が付属しており，ハ号製品はロ号製品の取り替え用製品であって，パッケージにはロ号製品の磁石をもって固定する旨の教示もあることからすると，三菱アルミ製品において「仮固定して使用」に対応する構成は，付属の磁石を用いてレンジフードフィルターを固定して使用することである。
(2)１２０～１４０％の測定方法


ア本件明細書には，伸び率の測定方法について何らの記載もない。そこで，本件特許の趣旨に照らして具体的な測定方法について検討すると，まず，①本件特許発明は，伸ばして使用するところに特徴があるところ，通気口用フィルター部材の全体が伸びなければ通気口を覆えないので，構成要件Ｂの伸び率を測定する際にも，通気口全体を覆うことのできる大きさでの伸び方を問題とするべきである。②また，構成要件Ｂが「仮固定して使用したとき，１２０～１４０％まで自由に伸びて縮」むとしていることからすれば，実際に，金属フィルターに各製品を磁石で仮固定した状態を考慮すべきである。③さらに，「仮固定して使用」という実際の取り付け場面が想定されていることから，実際の取り付け場面で人間がかける力を考慮すべきである。
イ参加人三菱アルミは，アの点を考慮した伸び率を測定するため，株式会社エフシージー総合研究所に，次の試験を委託した（丙２，３。以下「丙３試験」という。）。
①引っ張り試験器（島津製作所製    卓上試験機ＥＺ－Ｌ）で，レンジフードフィルターの試験片全体を，引っ張り速度毎分１００ｍｍで引っ張る。②使用する試験片の幅は６００ｍｍで，縦方向の有効長は３５０ｍｍである。上記試験片の大きさは，最も普及している金属フィルターの大きさに合わせたものである。
③伸び率の測定の試験として，試験片の両端を鋼板で挟んで完全に固定し，引っ張り試験器の最大ストロークまで引っ張り，伸び量ごとの張力を測定し，そのグラフから，１．０Ｎ，１．５Ｎ時（この値は，別件訴訟で，原告が「不織布を換気扇に取り付ける場合の荷重は１００ｇ～１５０ｇ」としていることから採用した。）の伸び量を読み取る。
④③とは別の伸び率の測定の試験として，試験片の一端を鋼板で挟んで完全に固定し，他端を各製品に付属する磁石４個で仮固定して引っ張り，磁石が動く時点での伸び率を測定する。
ウ各製品について３回の測定の平均値は，次のとおりである。
イ号製品ロ，ハ号製品    ヘ号製品
Ａ101.9％    101.1％106.6％Ｂ102.6％    101.2％108.3％Ｃ106.8％    103.1％111.5％
Ａ：１．０Ｎの力を掛けた場合の伸び率
Ｂ：１．５Ｎの力を掛けた場合の伸び率
Ｃ：前記イ④の試験の伸び率
エウによると，三菱アルミ製品は，１．０Ｎや１．５Ｎという荷重では，１２０％伸びないことは明らかである。さらに，磁石が動くまで引っ張った場合であっても，１２０％伸びない。したがって，三菱アルミ製品は，いずれも構成要件Ｂを充足しないことが明らかである。
(3)三菱アルミ製品を実際に使用した場合に，１２０％伸びないこと参加人三菱アルミは，丙３試験とは別に，参加人三菱アルミ内で，実際にレンジフードに，イ号，ロ号及びヘ号を磁石で仮固定した場合に１２０％伸ばせるかを実験した（丙５）が，何れの製品も１２０％伸びる前に磁石が外れてしまい，レンジフードを覆うことはできなかった。
(4)まとめ
以上の次第で，三菱アルミ製品は，構成要件Ｂの「１２０～１４０％まで自由に伸びて縮む」を充足しない。
（参加人アルファミックの主張）
(1)一般に，特許請求の範囲において材料の物性が数値等で特定されている場合，発明の明確性（特許法３６条６項２号）又は発明の再現性（同３６条４項１号）の観点から，その物性を測定するための条件を明確に記載する必要があるところ，本件明細書にはそのような測定条件が具体的に明記されていないほか，原告が別件訴訟で提出している一連の実験においても，種々の測定条件が主張，採用されている。
このように不織布の伸びに関して，本件測定条件に関する具体的な記載がなく，しかも，原告自身でもそのような測定方法が定まらないのであるから，第三者にその測定方法など知りようもなく，このような場合には，従来知られたいずれの方法によって測定しても特許請求の範囲の記載の数値を充足する場合でない限り，特許権侵害にはならないというべきである（東京高裁平成１５年（ネ）第３７４６号事件）。
(2)１２０～１４０％の測定方法①（丁８試験）ア本件明細書の記載に近い測定方法を行う，というのであれば，①レンジフードの通気口サイズのまま，②磁石を用いて仮固定した上で，③手の力で引っ張り，④磁石が動き始める時点の伸び率を求めるべきである。イ参加人アルファミックは，第三者機関である株式会社エフシージー総合研究所に上記に沿う仮固定試験を依頼したところ，同社は，概ね次の条件で実験を行った（丁８試験）。
①引っ張り試験機（島津製作所    卓上試験機ＥＺ－Ｌ）で，レンジフードフィルターの試験片全体を，引っ張り速度毎分１００ｍｍで引っ張る。②使用する試験片の幅は６００ｍｍで，縦方向の有効長は３５０ｍｍである。上記試験片の大きさは，最も普及している金属フィルターの大きさに合わせたものである。
③伸び率の測定の試験として，試験片の一端を鋼板を挟んで完全に固定し，他端を各製品に付属する磁石４個で固定をして引っ張り，磁石が動く時点での伸び率の測定を行う。
ウ丁８試験において，３回の試行の結果，いずれも伸びやすい方向の伸びでニ号製品は１０５～１０７％，ホ号製品は１１２～１１４％しか伸びなかった。したがって，明細書の記載にできるだけ近い実験で，二号製品もホ号製品も１２０％以上伸びないのであるから，構成要件Ｂの「１２０～１４０％まで自由に伸びて縮む」を充足しない。
(3)ＪＩＳ（Ｌ）１０９６号試験
不織布の特許文献に記載されている測定方法として，ＪＩＳ（Ｌ）１０９６号の伸び率試験（ＪＩＳ試験）が用いられるのが一般的である，ＪＩＳ試験によって測定しても特許請求の範囲の記載の数値も充足しなければ，特許権侵害にはならないというべきである。
ＪＩＳ試験の伸びは，ニ号製品で１８１％，ホ号製品で１８０％であり，構成要件Ｂの「１４０％まで」を充足しない。
(4)原告の主張について
ア原告の主張する甲７等試験，甲１２等試験は，いずれも前記(2)アに述べた，本件明細書の記載に近い測定方法に当たらない。


イ原告の主張するような，任意の荷重により測定することができるのであれば，アルファミック製品は，いずれも，任意の荷重において，１４０％以上伸び，かつその伸びた長さから縮むのであるから，やはり構成要件Ｂを充足しない。
（被告の主張）
参加人らの主張を援用する。
３争点(3)（本件製品が，構成要件Ｃの「伸ばして使用」する点を充足するかどうか）
について
（原告の主張）
本件製品は，いずれも構成要件Ｂを充足するところ，そうであれば，レンジフードの角形の通気口に合わせて不織布を切断し，通気口を不織布で直接覆って使用する際に，不織布の長さが短い場合には，その不織布を一軸方向とは直交する方向へ伸ばして，この不織布により通気口を覆うことは可能であるから，本件製品は，いずれも構成要件Ｃを充足する。
（参加人三菱アルミの主張）
構成要件Ｃは，「不織布を一軸方向とは直交する方向に伸ばして，この不織布により前記通気口を覆うことを可能とした」ことを定めている。しかしながら，三菱アルミ製品は，実際，通常の製品の取り付け方に従って三菱アルミ製品を金属フィルターに取り付けようとすれば，これを伸ばして使用しようなどと到底考えられない程度にしか伸びない。事実，三菱アルミ製品は，消費者に対して，製品の長さが足りない場合にこれを引っ張って通気口に取り付けるようにと行った教示は一切行っていない。このように，三菱アルミ製品は，「不織布を前記一軸方向とは直交する方向に伸ばして，この不織布により前記通気口を覆うことを可能とした」ものではない。
したがって三菱アルミ製品は，構成要件Ｃを充足せず，本件特許の作用効果をそもそも有しない。
（参加人アルファミックの主張）
アルファミック製品の不織布は，２の（参加人アルファミックの主張）で述べたとおり，所定の荷重において１２０％以上伸びず，１２０％まで伸ばした場合には，非伸縮方向に縮んでしまい，通気口を覆うことはできない。更に，アルファミック製品は，製品パッケージ上に，不織布を伸ばして使用することを全く記載していない。
したがって，アルファミック製品は，本件特許の構成要件Ｃを充足しない。
（被告の主張）
参加人らの主張を援用する。
第４判断
１対象製品について
原告は，本件において，別紙製品目録記載１ないし６のとおり，被告の被疑侵害品をＪＡＮコードで特定するほか（本件製品），同目録記載７として，本件製品と「同一の構成を有するフィルター装置」をも，被疑侵害品に含める。しかし，原告は，後記各試験において，いずれも本件製品のみを対象としている上，ＪＡＮコードで特定される本件製品以外に，これと同一の構成を有するフィルター装置が存在することを具体的に主張，立証せず，これが本件特許の技術的範囲に属する旨の主張，立証もしなかったものであるから，各本件製品と同一の構成を有するフィルター装置が本件特許を侵害する旨の主張は，いずれも理由がない。したがって，以下では，本件製品（別紙製品目録記載１ないし６）のみについて，本件特許を侵害するものであるかどうかを検討する。
２争点(2)について
当事者の主張，立証にかんがみ，争点(2)についてまず検討する。当裁判所は，以下に述べる理由により，本件製品は，いずれも「１２０～１４０％まで自由に伸びて縮む」との構成を有さず，構成要件Ｂを充足しないものと判断する。
(1)本件明細書の記載
上記構成に関し，本件明細書には以下の記載がある。
ア【０００３】には，【発明が解決しようとする課題】として，「排気口へのフィルター取付け方法に使用されている不織布には平面方向に伸びない不織布を使用しているので，取付けようとする通気口に合わせて不織布を切断する必要があり，所定の幅より短い場合にはフィルターとして使用することができず，長い場合には再度切断し直す必要があり，極めて面倒であるという問題があった。本発明はかかる事情に鑑みてなされたもので，比較的簡便に取付けが可能な通気口用フイルター部材を提供することを目的とする。」との記載がある。イ【課題を解決する手段】として，【０００４】には，「一軸方向にのみ非伸縮性の不織布とは，特定の方向には伸びないが，他の方向，特に非伸縮性を有する方向と直交する方向には不織布自体が伸びる不織布をいう。」との記載，及び段落【０００５】に，「角形の通気口の一方の幅ａにのみ長さを合わせて不織布を切断し，通気口の他方の幅ｂについては，概略長さで不織布を切断してフィルター部材を用意する。次に，フィルター部材となる不織布の所定の幅ａで切断した側の端部を，通気口の幅ａの部分に合わせて固定し，該不織布の反対側の端部を，幅ａの通気口の反対側の端部に固定する。この場合，概略長さで切断した不織布が幅ｂより短い場合には，不織布を少し引っ張って伸ばすことにより通気口全体を覆い，概略長さで切断した不織布が幅ｂより長い場合には，一旦不織布の端部を固定した後，そのはみ出し部分を切断する（なお，余剰部分を折り曲げてもよい）。」との記載がある。
ウ【０００８】に，「このような不織布の製造方法としては，比較的伸びにくいポリエステル等の繊維を一方向に並べて不織布とすることによって製造可能であるし，場合によっては自由方向に繊維が並んだ不織布に一方向に伸びにくい繊維を多数平行に入れて製造してもよい」との記載がある。エ【０００９】には，「縦横の内側の幅がａｂであるレンジフード１１の通気口１２に装着する不織布１３を切り出す場合には，縦方向については幅ａの長さと同一か又は極めて近い長さｃで切断する。そして，横方向については，好ましくは通気口１２の幅ｂより少し短い長さｄで切断する。これによって，通気口１２を覆う不織布１３が切り出されるが，縦方向においては通気口１２の幅ａと略等しいので，通気口１２の幅ａの一方側の端部１４に一致させた状態で簡単に取っ手付き磁石１５によって固定できる。この状態で，不織布１３を通気口１２に向けて張り付けるが，不織布１３の幅ｄが通気口１２の幅ｂより短い場合には，不織布１３を横方向に引いて通気口１２の幅ｂにその端部を合わせた状態で取っ手付き磁石１５で固定する。」との記載がある。オ【００１３】には，「なお，不織布の周囲の固定は取っ手付き磁石１５によって固定したが，鉤状フックを有する面状ファスナー，クリップ等の簡易固定具で不織布の周囲を通気口に固定する場合であっても本発明は適用される。」


(2)本件特許の技術的意義
本件発明の課題は，上記本件明細書の【０００３】によると，従前フィルターに用いられてきた不織布が，平面方向に伸びないものであることを前提として，そのような不織布を切断して使用する場合に，切断した結果，通気口の幅に足りない場合に，使用することができないという課題を解決するためのものであると認められる。
一方で，通気口の幅を超える場合には，クレームにはその解決に資する構成はなく，課題解決手段【０００５】において，そのはみ出し部分を切断し，あるいは折り曲げるとして，何らの解決手段を与えていないから，本件特許発明の技術的意義とは無関係である。
したがって，本件特許の技術的意義は，不織布を切断した結果，通気口の一辺の幅に足りない場合に，これを伸ばして調整できる性能を有する不織布を換気扇用フィルターに使用したことにあるものと考えられる。
(3)仮固定について
本件発明は，その構成及び明細書の記載からして，そのように通気口よりも短い幅で切断された不織布を，使用者において，「仮固定して使用したとき」に，「１２０～１４０％まで」，使用者自らの手等で伸ばして通気口に装着させることが想定されていると認められ，かつ，上記「仮固定」については，本件明細書の【０００９】において，「通気口１２の幅ａの一方側の端部１４に一致させた状態で簡単に取っ手付き磁石１５によって固定できる。この状態で，不織布１３を通気口１２に向けて貼り付ける」とあり，【００１３】には，「不織布の周囲の固定は取っ手付磁石１５によって固定したが，鉤状フックを有する面状ファスナー，クリップ等の簡易固定具で不織布の周囲を通気口に固定する場合であっても本発明は適用される」とあるので，仮固定の手段は，「磁石，面状ファスナー」などの固定具が想定されていると認められる。
(4)   「１２０～１４０％まで自由に伸びて縮む」の意義本件特許の特許請求の範囲においては，「１２０～１４０％まで自由に伸び」とされているのであるから，使用者が不織布を切断した結果，通気口の幅に約１６．７～２８．６％足りない場合であっても，通気口に装着可能な性能を有し，かつ，また，上記の使用態様に鑑み，使用者において，「自らの手等で伸ばして通気口に装着させる」程度の荷重，ないし「仮固定」が維持できる状況において，少なくとも１２０％は伸張でき，かつ１４０％まで伸長できる性能を有することが，構成要件Ｂを充足するといえる前提であると解される。
(5)本件製品についての判定
ア甲１２等試験
原告は，本件製品が構成要件Ｂを充足することを判定する手段として，甲１２等試験がふさわしいと主張する。
しかし，甲１２等試験がどのようなものであるかについては，「手伸ばし試験」という以上には主張されておらず，その内容は判然としないが，証拠（甲１２ないし１８）によると，各本件製品を，縦方向を４６又は４７ｃｍ，横方向を６０ｃｍの寸法に切り出し，縦方向と横方向の各両端と中央付近の３か所を，片手でその都度掴んで，任意の力で引っ張るものとうかがわれる。しかし，手で伸ばす場合には，荷重は人力の範囲内でいかようにも調整できるのであり，甲１２等試験は，およそ客観性，再現性のある試験ということはできないものである上，上記(3)の「仮固定」したときの伸び率を測定するものでもないから，甲１２等試験が本件明細書から導かれる不織布の測定方法に当たるということはできない。
その結果をみても，当該伸ばした箇所において，縦方向（伸びやすい方向）にイ号製品が１３０％，ロ号製品が１２３％，ハ号製品が１２１％，ニ号製品が１４１％，ホ号製品が１４０％，ヘ号製品が，１３４％伸び得るものであることが判明するのみであり，この結果から直ちに「１２０～１４０％まで自由に伸びて縮む」ことがいえるわけでもない。
イ甲６等試験
原告は，甲６等試験が，甲１２等試験と同じ意義を有する試験であり，本件製品が，いずれも「１２０～１４０％まで自由に伸びて縮む」ことの根拠となると主張する。
しかし，甲６等試験は，その主張するところによっても，製品ごとに加える荷重を変えたり，試験片の大きさやつかみ間隔が異なったりしており，試験条件が異なるのであるから，そもそも比較対象の根拠とすることが困難である。また，つり下げた「直後」とはいかなる時点をいうのか，どのように「つり下げる」のか（つり下げる際の具体的動作や，それに掛ける時間，加速度等の統制手段の有無）についても明らかでなく，再現性も乏しい。その上，甲６等試験の試験片の大きさは，幅５０ｍｍ，つかみ間隔が１００ｍｍ又は２００ｍｍであり，本件製品が想定する，実際に使用される際の大きさとは異なるものである。前記(4)の「仮固定」したときの不織布の伸び率を測定するものでもない。以上の点からすると，本件明細書から判明する不織布の測定方法に当たるということはできない。
ウ甲１９試験
原告は，更に，甲１９試験が，甲１２等試験と同旨の試験であり，本件製品が，いずれも構成要件Ｂの「１２０～１４０％まで自由に伸びて縮む」ことの根拠となるとも主張する。
この点，甲１９試験は，原告従業員において，福岡県工業技術センター化学繊維研究所の機材により試験した結果をまとめたものであるが，甲１９及び弁論の全趣旨によると，試験の内容は次のとおりと認められる。①縦４６０ｍｍ，横６００ｍｍの試験片寸法とする。②一端を，亜鉛鍍金鋼板に，イ号，ロ号，ニ号製品は，面状ファスナー４個で，ホ号，ヘ号製品は付属磁石４個で固定する。
③他端の中央に，幅３２ｍｍのダブルクリップを付け，そのクリップを引張速度毎分１００ｍｍにて，オートグラフ精密万能試験機で，試験片を引っ張る。
④荷重－ストロ－ク線図から，本件発明における伸び量を読み取る。しかし，原告は，イ号，ロ号，及びハ号製品については，面状ファスナーで４か所を仮固定する一方，ホ号及びへ号製品については，磁石４個で固定しており，固定具を恣意的に選択している。
加えて，甲１９において，「データポイント」として指摘する点が，本件特許の想定する限界的意義を正しくとらえたものであることについて，原告から納得のいく説明はない上，甲第１９号証に示された結果によると，最大の伸びを示したニ号製品においても，その伸びは約１２７％にとどまり，結局，甲１９試験の結果をもって，本件製品が「「１２０～１４０％まで自由に伸びて縮む」ものであることの証拠になるということはできない。
エ本件製品についての参加人らの判定


参加人らは，本件製品が構成要件Ｂを充足しないことを示すものとして，丙３，丁８試験の結果を提出する（丙３，１０ないし１３，丁８ないし１１）(ｱ)丙３，丁８試験は，次のような試験である。①本件製品を，いずれも，幅６００ｍｍに切り出し，又は６００ｍｍ付近の切れ目（ミシン目）の位置を鋏で切断し，試験サンプルとする。②試験片の６００ｍｍの辺を固定端，移動端とし（伸び率の比較的高い方向である６００ｍｍの辺と直交方向に引っ張る），引っ張る有効長を３５０ｍｍとし，端から５５ｍｍ，及びそこからさらに３５０ｍｍの間隔で二本の直線でマーキング線を入れる。
③試験片の上端のマーキング線を，島津製作所製卓上試験機ＥＺ－Ｌの上側治具に，ネジで固定する。
④同じく，下側は，ＪＦＥ製カラー鋼板を治具とし，磁石４個で固定する。⑤引張速度１００ｍｍ毎分で引っ張り，目視で磁石の状態を観察し続け，いずれかの磁石が動いた瞬間の引張試験機のストローク値を記録する。磁石が４個あるため見落としする可能性があるため，伸び量と張力のグラフから，直線性が変化する部分を抽出し，目視の値と比較して，小さいほうの値を磁石が動いた伸び量とする。
(ｲ)その結果（伸び率）は，次のとおりである（３回の試行のうち，最大のもの）。
伸び率
イ号製品１０７％
ロ号製品１０３％
ヘ号製品１１２％
ニ号製品１０７％
ホ号製品１１４％
(ｳ)上記(3)，(4)に認定した本件特許において構成要件とされる不織布の特性を考慮すると，実際に用いられる幅の不織布の一端を磁石及び面状ファスナーで「仮固定」して他端を引っ張り，磁石がずれたとき（「仮固定」状態から逸脱したとき）の伸びを測定する丙３，丁８試験は，その想定に最も近似し，かつ，客観的かつ再現性の高い判定手段であるというべきである。(ｴ)原告は，丙３，丁８試験につき，つかみ幅が不適切であるとか，使用する鋼板の種類が適切でないとか主張するが，つかみ幅については，不織布全体が伸張しないと通気口を覆うことができない点を考慮したものであり，実験条件の統制上，合理的であるとの参加人らの主張には相応の根拠がある上，原告自らが申し立てた判定（丙６の１ないし７）においては，不織布の大部分を固定して荷重を掛ける方法によって測定しているのであるから，かかる点から丙３，丁８試験を不適切とする根拠はないというべきであるし，丙３，丁８試験に用いられた鋼板がレンジフードに用いられることがないとか，実際の使用態様にそぐわないものであると認めるに足りる証拠もないから，失当である。
(6)まとめ
以上によると，甲１２等試験，甲６等試験及び甲１９試験をもって，本件製品が「１２０～１４０％まで自由に伸びて縮む」ことを証明する証拠と評価することはできないし，他にこれを立証する的確な証拠はなく，かえって，丙３及び丁８の各試験の結果に照らすと，本件特許の構成に即した本件製品の伸び率は，最大でも１１４％にとどまると認められる。したがって，本件製品に使用される不織布が，構成要件Ｂの「１２０～１４０％まで自由に伸びて縮む」不織布であると認めることはできない。
第５結論
以上の次第で，本件製品は，いずれも構成要件Ｂを充足せず，本件特許の技術的範囲に属しないことは明らかというべきであるから，その余の争点について判断するまでもなく，原告の請求はいずれも理由がない。よって，主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第２１民事部
裁判長裁判官    谷          有    恒
裁判官    松    阿    彌    隆
裁判官松川充康は，転補のため署名押印することができない。裁判長裁判官    谷          有    恒
（別紙）
製品目   録
１イ号製品
名    称「レンジフードフィルター    フリーサイズ浅・深型兼用    磁石付」
ＪＡＮコード    4902109220012
２ロ号製品
名    称「厚っ！レンジフードフィルター   手で切れるタイプ浅・深型兼用    磁
石付」
ＪＡＮコード    4902109220166
３ハ号製品
名    称「厚っ！レンジフードフィルター手で切れるタイプ    浅・深型兼用取
換用」
ＪＡＮコード    4902109220173
４ニ号製品
名称「浅型・深型兼用レンジフードフィルター（ロールタイプ）サイズ約４６ｃ
ｍ×１１ｍ（フリーカット）」
ＪＡＮコード    4959244094060
５ホ号製品
名称「きれい好きレンジフードフィルター    ＜浅型・深型兼用＞１枚入サイズ
４６ｃｍ×１８０ｃｍ（フリーカット）」
ＪＡＮコード    4959244094176
６ヘ号製品
名称「レンジフードフィルターフリーサイズ」
ＪＡＮコード    4522646428162
７上記１から６までの製品のほか，次の各製品説明書と同一の構成を有するフィルタ
ー装置


平成２８年９月２１日判決言渡
平成２８年（行ケ）第１００３４号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２８年６月２０日
判決
原告         井村屋   グルー   プ株式   会社
訴訟代理人弁理士     後藤憲   秋
鬼頭優   希
加藤大   輝
被告       特許庁   長官
指定代   理人      本多誠   一
斉藤孝   恵
橘   崇生
田中敬   規
主文
１特許庁が不服２０１４－１６８１０号事件について平成２７年１１月２０日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた裁判
主文同旨
第２事案の概要
本件は，意匠登録出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は，一意匠一出願の要件（意匠法７条）についての判断の当否である。
１特許庁における手続の経緯
原告は，平成２５年３月７日，意匠に係る物品を「冷菓」として，別紙記載の本願意匠につき意匠登録出願をし（意願２０１３－５０１０号。甲１の１及び２），平成２６年５月２９日付けで拒絶査定を受けた（甲２）ので，同年８月２５日，意匠に係る物品を「容器付冷菓」と手続補正した（甲４）上で，拒絶査定に対する不服の審判を請求した（不服２０１４－１６８１０号。甲３）。特許庁は，平成２７年１１月２０日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，平成２８年１月６日に原告に送達された。
２審決の理由の要点
(1)請求人（原告）は，本願意匠が一意匠と認められるための要件として，（Ａ）意匠に係る物品が，その実施において常に一つのまとまった対象として扱
われるものであること（原告Ａ要件），
（Ｂ）意匠が，その実施において常に特定した同一性を維持するものであることが必要である（原告Ｂ要件），と主張する。
(2)当審も，一意匠と認められるための要件として，この二つの観点で考察することを全く否定するものではないが，これらの要件を満たすだけでは十分とはいえず，これらの要件の他に，意匠の創作としての一つのまとまりという観点に立って考察されるべきものと考える。
具体的には，意匠の創作において，その全体の創作に至る各対象部位の創作の内容が，必然的に相互に関連するよう考慮，調整されるとともに，全体として総合的に設計，造形されているものであり，その各対象部位に対してなされたそれぞれの創作の内容が，まとまりのある一体のものとして捉えて評価ができるものであることが必要である。
本願に表された「容器付冷菓」を，その創作の対象の属性及びその創作の内容としてのまとまりという観点から考察すると，「冷菓」という食される物品の形態の創作内容，例えば，清涼感や甘味やうまみなど食することで得られるであろう充実感・満足感を想起させ，訴求力につなげる形態の実現への創作と，「容器」つまり流通や販売時等における内容物の保護及び保管等の便利のための用具・道具である物品の形態の創作内容，例えば，見た目の美しさに加え，耐久力やつかみやすさなどの形態への配慮等は，それぞれごとに捉えるべきものである。また，本願に表された「容器付冷菓」を，意匠の創作のまとまりとして形態的な一体性の観点で見た場合にも，単に略逆円錐台形状の「容器」の中に「冷菓」を入れた状態を表したにすぎないものであるから，やはり一つのまとまった創作と捉えることはできない。したがって，本願に表されたものは，「容器付冷菓」という一つの物品の一つの形態，つまり一つの意匠を表したものとはいえず，「冷菓」と「容器」という二つの別の物品のそれぞれ別の二つの形態，つまり二つの意匠を表したものと認められる。
(3)補助的に，原告ＡＢ要件についても判断する。
ア原告Ａ要件について
原告は，本願意匠に係る物品は，「製品として同時生産される」，「使用（流通）においても一体として使用される」ものであると主張する。しかし，その主張する「同時生産」とは，内容物である「冷菓」を「容器」に入れて冷やし固めただけであり，製品（商品）としての冷やし固まった冷菓の形態にするべく容器を用いたのであって，容器を生産するときに冷菓を要しないのであるから「同時」生産ではない。また，その「同時生産」が「冷菓」と「容器」を「一体として」又は「一体に」生産する，という意味であるとしても，それは，容器に内容物である「冷菓」を「充填する」，「冷やし固める」，そして，その冷やし固めることによって一時的に両者がくっついた状態になる，というだけである。さらに，本願の「容器付冷菓」の場合の「容器」は，「容器付冷菓」という一体のものを構成する「部品」というよりも「冷菓（食品）」に付随して用意される物品であり，その「容器」そのものは，「冷菓」とは別途製造され，流通するものであり，あらかじめ製造された「容器」を購入し，使用しているだけであって，「冷菓」と「容器」を「物品」として一体に生産しているというものではない。また，「使用」について検討してみると，原告は，「冷菓」は「容器」に物理的に固定されており，それを取り出して他の容器に詰め替え等はしないものであると，実施時の一体性の理由を述べているが，それは流通・販売等の便利のために容器に入れた状態を指すだけであり，かつ，「容器付冷菓」の実施における「使用」として「流通」を挙げるのは的外れであり，「冷菓」であるから，「食される」ことが「使用」である。「冷菓」は容器付であろうとなかろうと冷やした菓子であって，涼を得るため，嗜好のために食すものであり，一方で「容器」とは器であり，物品としての使用の目的，使用方法が全く異なり，併せた状態で一意匠とは認められない。本願のものは，「冷菓」としての使用である「食される」際には，飲食用容器に移し替えてもよく，移し替えずに食される場合にも，その包装用容器は，あくまで食される際に一過的に器として使用され，その後直ちに不要となる使い捨ての飲食用容器を兼ねるだけであり，その程度の関係をもって内容物の食品とその包装用（兼飲食用）の容器が，意匠法における使用（実施）において一体であるということはできない。本願に表されたものも，流通・販売時を考慮すればおのずと，本願に表された下のカップ状の容器に合った蓋を伴うことが一般的には想定され，その蓋と容器の本体とを組み合わせたものの方が包装用容器として一体というべきであって，固定されているとはいえない内容物と蓋のない（蓋を外した）状態の容器本体を一つの物品の完成したものとして捉えるのは無理がある。したがって，意匠法においては，これを一つの物品と概念するものではないというべきである。


原告は，本願意匠の「冷菓」及び「容器」が単独で一般的に市場で流通するものとは認められないと主張するが，多くの包装用容器メーカーがつくった包装用容器を多くの企業が購入，使用していることは顕著な事実であり，また，「冷菓」を初めとする食品のほとんどは，その形状や鮮度等の維持，衛生管理等のために包装用容器を使用して「商品」として流通しているものではあるが，それは容器が流通のための補助をしているだけであって，流通しているのはあくまでも食品である。
イ原告Ｂ要件について
本願に表されたものは，容器の形状が逆円錐台状の容器体で，その容器体全体を概ね満たすように半固体状の冷菓部材を充填した後に冷やし固めたものであって，「容器」と「冷菓」とは物理的に固定されているものではなく，「容器」は主に流通時の内容物である冷菓の保護や販売時の展示効果を目的とした包装用であり，そもそも本願に表されているように容器に冷菓を入れただけの蓋のない態様のままで流通するものでもなく，半完成の一時的な態様であって，一の物品としてのまとまった形態とはいえない。「容器」は，冷菓が使用，つまり食される際には，飲食用容器として一時的に機能するが，直ちに使い捨てられるものであり，また，「冷菓」についても，当然に，食されて，ほんの短い時間のうちになくなるものであって，その形状のまま容器に固定された状態で維持されるものではなく，実質的に同一の意匠的効果が継続的に維持される類いのものではない。したがって，同じ形態で同時使用されるとはいえない。
ウまとめ
したがって，本願の「容器付冷菓」は，意匠法において，その実施において常に一つのまとまった対象として扱われるものではなく，また，常に特定した形態の同一性を維持するものでもない。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（違法な審決判断基準）
(1)審決は，「一意匠の要件として，意匠の創作としての一つのまとまりという観点に立って考察されるべきもので，具体的には，意匠の創作において，その全体の創作に至る各対象部位の創作の内容が，必然的に相互に関連するよう考慮，調整されると共に，全体として総合的に設計，造形されているものであり，その各対象部位に対してなされたそれぞれの創作の内容が，まとまりのある一体のものとして捉えて評価ができるものであることが必要である。」とする（以下，この判断基準を「審決判断基準」という。）。
(2)審決判断基準は，特許庁による「意匠審査基準」とは全く異なる基準である。そして，内容についても，意匠創作の内容という意匠の内面に入り，意匠創作のまとまりという主観的要件からなる。意匠創作のまとまりの意味は不明確である。このような基準を用いて行政処分を行うことは，行政行為として適正を欠き，行政裁量権の濫用に当たる違法行為である。
(3)審決判断基準は，意匠の本質的要件である「創作性」に係るものであり，この「創作性」が問題になるのは，意匠法２条１項の意匠の定義規定のうち，「美感を起こさせるもの」の要件に関連しており，「物品名」の記載や「図面」表示の外形的不備に係る形式的要件である「一意匠一出願」とは関係がない。また，審決判断基準のうち，「創作の対象の属性及びその創作の内容としてのまとまり」に関し，審決は，冷菓という食される物品の形態の創作内容と，容器つまり流通や販売時等における内容物の保護及び保管等の便利のための用具・道具である物品の形態の創作内容は，それぞれごとに捉えるべきものである，として，多機能物品の一意匠性を否定する。これは，特許庁の運用基準である「意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き」が多機能物品を認めていることに反し，不当である。(4)被告は，審決は，一意匠一出願における可否を判断する際に，一意匠を，一物品と一形態の二つの観点で考える必要があるから，「一つのまとまり」という言葉を使った，と主張する。しかし，審決理由には，「一意匠を，一物品と一形態の二つの観点で考える必要がある」との記載はないから，この観点から，「一つのまとまり」という言葉を使って審決判断基準を用いたのではない。２取消事由２（本願意匠の一意匠性の判断の誤り）(1)意匠法における「物品」とは，「製造し，使用し，譲渡し，貸し渡し，輸出し若しくは輸入し，又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為」の対象となる有体物たる動産であること，及び「意匠」とは，「物品の形状等」の形態であることを踏まえると，意匠登録出願に係る意匠が一意匠と認められるための要件として，原告ＡＢ要件が必要であるとするのが合理的である。
(2)原告Ａ要件について
本願の意匠に係る物品である「容器付冷菓」は，市場で流通する動産であり，独立して取引の対象となる物品である。
また，本願の「容器付冷菓」は，製品として「同時生産」されるものであり，使用（喫食）においても「一体として使用」されるものであることも明らかである。とりわけ，本願の「容器付冷菓」は，①「容器内もちアイス一体冷凍」及び②「容器内天面もち５個」という創作コンセプトを有し，「容器部」は本願の「容器付冷菓」の「創作のためのキャンバス」であり一体不可分な構成要素であって，「容器部」なくして本願の「容器付冷菓」の創作は成立しない。
本願の「容器付冷菓」は，「容器（部）」という機能を備えた「冷菓」である（多機能物品）。したがって，「冷菓部」と「容器部」とは，物理的に一体固定化して「製造」されており，「流通・販売」及び「使用（喫食）」に際しても分離されたり他の容器に詰め替え等をされたりすることはないのである。よって，本願意匠に係る「容器付冷菓」は，その実施において常に一つのまとまった対象として扱われるものである。
(3)原告Ｂ要件について
本願の「容器付冷菓」は，容器部内に所定の状態で冷菓部材が充填され一体冷凍された形態を有する。そして，本願の「容器付冷菓」の「容器部」に「冷菓部材」が所定の形態で物理的に固定された形態は，単に販売時の展示効果を目的としたものではなく，冷菓部材を取り出して他の容器に詰め替え等するものでもなく，全体として同一の形態で「流通・販売」及び「使用（喫食）」に供されるものである。したがって，本願意匠は，その実施において常に特定した同一性を維持するものである。
(4)審決は，本願意匠は，原告ＡＢ要件をいずれも満たさないとするが，以下のとおり，誤りである。
ア原告Ａ要件について
(ｱ)審決は，容器を生産するときに冷菓を要しないのであるから，容器と冷菓は同時に生産されないとする。
しかし，「冷菓」の製造時に，別生産された「容器」を部品として用いて，これを「容器付冷菓」の「容器部」として一体に生産しているのであって，これをもって「同時生産」ということに何ら差支えがない。


(ｲ)審決は，「同時生産」が「冷菓」と「容器」を「一体として」又は「一体に」生産する，という意味であるとしても，それは容器に内容物である「冷菓」を「充填する」，「冷やし固める」，そして，その冷やし固めることによって一時的に両者がくっついた状態になる，というだけのことである，とする。しかし，「冷菓」の製造時に，別製造された「容器」が「容器部」として「容器付冷菓」として一体に生産されるのであるから，これをもって「一体」に生産ということに何ら差支えがない。「冷やし固める」とか「一時的に両者がくっついた状態」だから「一体生産」ではないとする，合理的理由はない。(ｳ)審決は，本願の「容器」は，「容器付冷菓」という一体のものを構成する「部品」というよりも「冷菓（食品）」に付随して用意される物品であり，その「容器」そのものは，「冷菓」とは別途製造され，流通するものであり，あらかじめ製造された「容器」を購入し，使用しているだけであって，「冷菓」と「容器」を「物品」として一体に生産しているものではない，とする。しかし，本願の「容器付冷菓」における「冷菓（部材）」と「容器（部）」とは，「製造」「流通」「使用」の全ての段階で，物理的に固定されかつそれを取り出して他の容器に詰め替え等はされることはない。
(ｴ)審決は，「冷菓」と「容器」は，物品としての使用の目的，使用方法が全く異なり，併せた状態で一意匠とは認められないとする。しかし，本願の「容器付冷菓」にあっては，食す際に別の器に移し替えることは予定されていない。また，本願の「容器付冷菓」の「容器（部）」が，飲食用容器を一時的に兼ね，食された後直ちに不要となる使い捨ての飲食用容器を兼ねるという程度の関係だからといって、容器部としての一体的機能が失われるわけではなく、使用（実施）において一体性が否定される理由とならない。審決は，審査基準や意匠登録例などに例示された多機能物品というものを理解していない。(ｵ)審決は，本願に表されたものも，流通・販売時には容器に合った蓋を伴うから，その蓋と容器の本体とを組み合わせたものの方が包装用容器として一体というべきであって，固定されているとはいえない内容物と蓋のない状態の容器本体を一つの物品の完成したものとして捉えるのは無理がある，とする。本願の「容器付冷菓」は，製造された後，「包装用蓋」が取り付けられて（ここで二物品となって）「流通・販売」（二物品のまま）され，「使用」の際には前記「包装用蓋」が取り除かれて（一物品に戻って）前記「容器付冷菓」の形態で喫食に供される。「実施」における「物品の一対象性」や「意匠の同一性」の判断は，上の流通時の「包装用蓋」を除外して「容器付冷菓」そのものについて行うのである。このような理解は，意匠登録例である「容器付固形化粧料」（甲１１の１～２１）が，流通時や保管時には包装用部材に別途包装されることと同様である。
イ原告Ｂ要件について
審決は，「容器」と「冷菓」とは物理的に固定されているものではなく，「容器」は主に流通時の内容物である冷菓の保護や販売時の展示効果を目的とした包装用であり，本願に表されているように容器に冷菓を入れただけの蓋のない態様のままで流通するものでもなく，一時的な態様であって，一つの物品としてのまとまった形態とはいえない，「容器」は，冷菓が食される際には，飲食用容器として一時的に機能するが，直ちに使い捨てられるものであり，「冷菓」についても，当然に，食されて，ほんの短い時間のうちになくなるものであって，その形状のまま容器に固定された状態で維持されるものではなく，実質的に同一の意匠的効果が継続的に維持されない，したがって，同じ形態で同時使用されるという概念には当てはまらない，とする。
しかし，「原告Ｂ要件」における「意匠の同一性の維持」は，その実施状態つまり「製造」「流通」「使用」の各ステージで維持され，「使用」によって「完了」するものである。「容器」が使い捨てられるとか「冷菓」が食されてなくなるから「意匠の同一性の維持」がされていないなどとの理屈は，意匠の同一形態の維持を永久的に要求するもので，失当である。
(5)よって，審決は，意匠法７条の一意匠の判断を誤ったから，取り消されるべきである。
第４被告の反論
１取消事由１について
(1)原告は，審決の判断について，「審決判断基準」と称する，特異な要件をもって判断したものであり，それは，行政裁量権の逸脱，濫用に当たり違法である，と主張する。
しかし，食品と包装用容器という異なる物品で構成される本願が「意匠ごとにされた」といえるためには，食品と包装用容器とが付いた状態で一つの用途及び機能を有し，かつ，形態的にまとまりのある一体のものとして捉えることができるものであることが必要である。用途及び機能の異なる二つの物品で，全体に形態的にまとまりがなく，一体のものとして捉えられない本件の場合は，二つの物品に係る意匠に関し登録を受けようとするものと解されるから，一意匠一出願とはいえないと判断したものである。
意匠とは物品の形態である（意匠法２条）から，一つの意匠とは，一物品の一形態である。一物品の一形態を創作するに当たっては，当然全体として一つのまとまりで表現されるものである。よって，意匠法７条の一意匠一出願における可否を判断する際に，一意匠を，一物品と一形態の二つの観点で考える必要があるのであるから，「一つのまとまり」という言葉を使ったわけであって，審決に誤りはない。したがって，審決は，意匠法に定める一意匠一出願の規範に則り判断したのであって，何ら新たな要件を加えて判断したものではないから，行政裁量権の逸脱，濫用に当たるものではない。


(2)原告は，審決判断基準は，意匠の本質的要件である創作性に係るものであって，「物品名」の記載や「図面」表示の外形的不備に係る形式的要件である「一意匠一出願」とは全く関係がないから，誤っている，と主張する。しかし，原告のいう「創作性」という言葉は，意匠法３条２項の規定によるものであって，その意匠の創作に当たり，容易であったか否か，つまり創作力の高低，程度を表すのであって，「創作」ということとは別の意味である。意匠は物品の形態に係る「創作」だから，出願した意匠が一意匠か否かを判断するのに，その意匠に係る，物品として一つのものなのか，二以上のものなのか，二以上のものである場合，その二以上のものは一つの使用目的のために一創作としてまとまっている（トランプのように用途や機能が同様なのか，靴用バックルや衣服用ホックなど雌雄一対から成るもののように形態的に相互に密接な関連性がある）のか，その形態が物理的に一体か，一体ではない場合で，複数の構成品を合わせたものが一塊で一つの使用の目的を達成する単一のものと捉えることができる一創作としてまとまっているのか等を判断することを述べているのであって，他の意匠等と比較して判断する要件である新規性（意匠法３条１項），創作性（意匠法３条２項）の意味で，「創作」，「まとまり」という言葉を使っているのではないことは明らかである。原告の主張には，理由がない。
(3)原告は，審決判断基準は，意匠法２条   1項の「美感を起こさせるもの」の要件に関連すると考えられ，審決は一意匠の要件と意匠の定義を混同，誤解している，と主張する。
しかし，審決においては，意匠法２条の意匠の定義の「美感」の有無を問題にして，それによって保護の対象である意匠に該当するか否かを判断しているのではなく，一意匠か否かを判断するのに，一物品として，一形態として妥当かという判断に際して，物品及び形態としての「まとまり」の有無を判断しているにすぎない。(4)原告は，審決判断基準は多機能物品が一意匠として認められていることに反し，誤っている，と主張する。
しかし，「多機能物品」とは，形態として一つの物品の中に，複数の機能を併せ持っている物品を指すものであるといえる。
これに対して，本願意匠に係る「容器付冷菓」のような，流通，販売時の包装用の容器に入った物品は，独立の複数の機能を併せ持っている多機能物品であるとは認識しないのであり，原告の主張は当を得ないものである。
２取消事由２について
(1)原告ＡＢ要件は，それを満たすことによって直ちに意匠法の一意匠に該当するということもいえないものである。
(2)原告は，本願意匠は，原告ＡＢ要件を満たすと主張する。しかし，以下のとおり，かかる主張には，理由がない。
ア原告は，「冷菓」の製造時に，別生産された「容器」を部品として用いて，これを「容器付冷菓」の「容器部」として一体に生産しているのであって，これをもって「同時生産」ということに何ら差支えがない，と主張する。しかし，本願は，一物品として観念される容器は容器のみで生産した上で，容器に冷菓部材を流し込み，冷凍することにより冷菓を生産したものであるから，「同時生産」とはいえないし，物品として「一体に生産」しているともいえない。したがって，審決で述べたとおり，本願の「容器付冷菓」は，原告Ａ要件「実施における物品の一対象性」を満たしておらず，よって，原告Ｂ要件「実施における意匠の同一性」も満たしているものではない。
イ原告は，審決は，審査基準や意匠登録例などに例示された「多機能物品」というものを理解していない，と主張する。
しかし，「容器付冷菓」は，多機能物品とはいえないことは明らかである。そして，「容器」は，本願意匠を実施する際の商品を構成するものではあっても，冷菓を構成し，食品の材料となるあんやチョコレートなどではないから，冷菓という食品の材料や部品と捉えることはできない。
ウ原告は，本願に表したものの実施物としての蓋を付けた状態を含めた「商品」に関する「製造」－「流通・販売」－「使用・喫食」の各段階の態様を示し，「冷菓」と「容器」を併せたものを一物品とした上で，表面の一枚のシート状の蓋のある状態をもって，二物品になるという，シート状の「蓋」のみが包装であると主張する。
原告の上記主張は，本件の「冷菓」と「容器（包装用容器の本体）」を併せたものが意匠法上の一つの物品であるといえるか否かとは別のことであり，当を得ない主張である。
エ原告は，本願の「容器付冷菓」が意匠法上の一物品として妥当であるとの主張に当たって，「容器付固形化粧料」（甲１１，甲１４の１～９及び甲１５）を例示する。
しかし，これらの「容器付固形化粧料」は，化粧用コンパクトの充填用，補充用あるいは詰め替え用（レフィル）の固形化粧料であって，携帯用化粧容器（コンパクト）に取り付けるもので，この分野においてはごく普通に見られる固形化粧料であり，これのみで販売されており，社会通念上一つの物品と認識されているものである。これに対して，本願意匠の「容器付冷菓」は，食用に供するものであって，訴求効果を高めるために冷菓の上面の形態を創作したものであるが，本願の包装用容器に入っていなくても，一物品（食品）としての目的を達することができるのであるから，上記容器付固形化粧料の例とは異なり，本願と同等と捉えられるものではない。
本願意匠における包装用容器は，内容物を包装のために容れるものであって，内容物を構成する部品ではなく独立したものであるし，内容物の用途と共通又は類似する用途のものでもない。また，包装用容器は，必ずしも内容物を限定されているとはいえないものである。
しかも，流通，販売される場合は，「本願の状態に蓋を付けた状態」であって，本願の「蓋を外して容器本体に冷菓を充填したのみの」状態では流通，販売されていない。そして，社会通念上は，「冷菓，容器本体及び蓋」の状態又は「冷菓のみ」の状態で，「一つの商品」又は「一つの冷菓」と認識されるものである。オ原告は，原告Ｂ要件において，「容器」が使い捨てられるとか「冷菓」が食されてなくなるから「意匠の同一性の維持」がされていないなどとの理屈は，意匠の同一形態の維持を永久的に要求するもので，失当である，と主張する。しかし，本願の「容器付冷菓」のような製造食品等と包装用容器を併せたものが，「製造」，「流通」過程までは同一性を保持すると捉えられるとしても，最終の「使用」の段階では明らかに，製造食品が食されてなくなり，容器のみが残ることになる。このことが，包装用容器と製造食品等とが別の用途，機能の物品であることを端的に表しているから，包装用容器と製造食品等を併せたものは一対象性を満たすものとはいえず，意匠の同一性が維持されるともいえない。
第５当裁判所の判断


１取消事由１（違法な審決判断基準）について
(1)原告は，意匠法７条の「意匠登録出願は，経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしなければならない。」との規定の判断について，審決が適用した，「一意匠の要件として，意匠の創作としての一つのまとまりという観点に立って考察されるべきもので，具体的には，意匠の創作において，その全体の創作に至る各対象部位の創作の内容が，必然的に相互に関連するよう考慮，調整されると共に，全体として総合的に設計，造形されているものであり，その各対象部位に対してなされたそれぞれの創作の内容が，まとまりのある一体のものとして捉えて評価ができるものであることが必要である。」との審決判断基準が、それ自体違法である，と主張する。
(2)そこで検討するに，意匠は，「物品」の「形状，模様若しくは色彩又はこれらの結合」（以下，これらを一括して「形態」という。）である（意匠法２条１項）から，前記意匠法７条にいう「意匠登録出願は・・・物品の区分により意匠ごとにしなければならない」とは，意匠登録出願が「物品ごとに」かつ「形態ごとに」行われるべきことを規定したものと解される。
意匠に係る物品には，特定の用途及び機能があることから，「物品ごとに」とは，ある一つの特定の用途及び機能を有する一物品であることを意味するものと解される。また，「形態ごとに」とは，意匠登録の出願図面に表される形態が，全体的なまとまりを有して単一の一形態であることを意味するものと解される。そして，一つの特定の用途及び機能を有する一物品といえるか，及び，出願図面に表される形態が全体的なまとまりを有して単一の一形態といえるかは，後記２(2)アの観点を考慮した上で，社会通念に照らして判断されるべきものである。審決の示した審決判断基準は，表現は異なるものの，実質的には上記の判断基準と同様のものである。すなわち，「各対象部位の創作の内容が，必然的に相互に関連するよう考慮，調整され」，「全体として総合的に設計，造形されている」とは，意匠に係る物品が全体としてある一つの特定の用途及び機能を有すべきことと，実質的に同義であり，「各対象部位に対してなされたそれぞれの創作の内容が，まとまりのある一体のものとして捉えて評価ができるものである」とは，出願図面に表される形態が全体的なまとまりを有して単一であるべきことと，実質的に同義である。したがって，審決判断基準は，意匠法７条の規定の趣旨を実質的に明らかにしたものであって，それ自体が違法であるとはいえない。
(3)アこれに対し，原告は，審決判断基準は，特許庁による「意匠審査基準」とは異なり，内容も主観的であり，意匠創作のまとまりの意味は不明確である，と主張する。
しかし，審決判断基準は，意匠法の規定から導かれる上記判断基準と実質的に同義であるから，特許庁による審査基準と異なるとか，内容が主観的であるとか，意味が不明確であるとはいえない。
原告の主張には，理由がない。
イまた，原告は，審決判断基準は，意匠法２条１項の「美感を起こさせるもの」の要件にいう「創作性」に関連しており，同法７条とは関係がない，と主張する。
しかし，審決判断基準は，意匠が創作されるものであることから，「創作」の語を用いて，意匠法７条の規定から導かれる判断基準を表現したものであって，同法２条１項の要件の判断基準を示したものではないことが明らかである。原告の主張には，理由がない。
ウさらに，原告は，審決が，冷菓という物品の形態の創作内容と，容器という物品の創作内容とをそれぞれごとに捉えるべきであるとして，多機能物品の一意匠性を否定するから，審決判断基準は不当である，と主張する。しかし，審決判断基準自体は，多機能物品が一意匠となることを一般的に否定したものとは解されないから，原告の上記主張は，審決判断基準を本件に当てはめた場合の結論が不当であるというにすぎない。同基準を当てはめた結論が不当であるか否かについては，取消事由２の判断において検討すべき問題であり，審決判断基準自体が不当であることの理由にはならない。
原告の主張には，理由がない。
(4)よって，取消事由１には，理由がない。
２取消事由２（本願意匠の一意匠性の判断の誤り）(1)前記１のとおり，意匠登録出願が，意匠法７条の要件を満たすには，当該出願が，①一物品について，②一形態としてなされていることが必要とされるので，以下，この点を本願意匠について検討する。
(2)物品の単一性
ア意匠法７条は，「意匠登録出願は，経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしなければならない。」と定め，設定される意匠権の権利内容を明確化したものである（願書に記載すべき「意匠に係る物品」の欄の記載を，意匠登録出願人の自由な意思に委ねて，例えば，「陶器」という記載を認めたのでは，「花瓶」と記載した場合に比べて，その用途及び機能において非常に広汎な意匠について意匠登録出願を認めたのと同一の結果を生じ，不都合である。）ところ，意匠法施行規則（意施規）７条（物品の区分）には，「意匠法第７条の経済産業省令で定める物品の区分は，別表第一の物品の区分の欄に掲げるとおりとする。」と規定する。そして，意施規別表第一（別表第一）の下欄に掲げる物品の区分に属する物品について意匠登録出願をするときは，その物品の属する物品の区分を願書の「意匠に係る物品」の欄に記載しなければならない（備考一）が，この表の下欄に掲げる物品の区分のいずれにも属さない物品について意匠登録出願をするときは，その下欄に掲げる物品の区分と同程度の区分による物品の区分を願書の「意匠に係る物品」の欄に記載しなければならない（備考二）。さらに，別表第一の下欄に掲げる物品の区分のいずれにも属さない物品について意匠登録出願をするときは，「意匠に係る物品の説明」の欄にその物品の使用の目的，使用の状態等物品の理解を助けることができるような説明を記載することとされている（意施規様式２備考３９）。そうすると，意匠登録出願に係る物品が上記別表第一に列挙されている物品の区分には該当しない場合に，当該物品が一物品といえるか否かは，願書における「意匠に係る物品」欄及び「意匠に係る物品の説明」欄の記載を参照した上，①意匠登録出願に係る物品の内容，製造方法，流通形態及び使用形態，②意匠登録出願に係る物品の一部分がその外観を保ったまま他の部分から分離することができるか，並びに③当該部分が通常の状態で独立して取引の対象となるか等の観点を考慮して，当該物品が一つの特定の用途及び機能を有する一物品といえるか否かを，社会通念に照らして判断すべきものである。


イ本願意匠における意匠に係る物品は，「容器付冷菓」（甲４）であって，上記別表第一に列挙されている物品の区分には該当しない。そこで，願書の「意匠に係る物品」欄及び「意匠に係る物品の説明」欄の記載を参照すべきところ，「容器付冷菓」は，その名称からすれば，「冷菓」が主体であって，「容器」が付随しているものと解される。
また，本願意匠登録出願に係る「意匠に係る物品の説明」（甲４）には，「本物品は，参考断面図に示したように，容器部内に冷菓部材を充填し，次いで前記冷菓部材の上面全部をあん部材で覆い，次いで前記あん部材上にもち部材を点状に配設し，これらの全体を冷凍して容器部と一体に流通に付されるものである。」と記載されている。上記記載を参照すれば，本願意匠に係る「冷菓」は，容器部内に冷菓部材を充填し，その上部にあん部材，もち部材を順次配設した後，これらを冷やし固めることによって製造するものと認識される。そして，冷菓部材，あん部材及びもち部材からなる「冷菓」は，「容器」と共に流通に付されるものである。使用の場面においても，通常，「容器」に入ったままの「冷菓」をスプーン等ですくって食することが想定される。よって，製造，流通，及び使用の各段階において，「冷菓」は，「容器」に充填され冷やし固められたままの一体的状態であると認められる。
さらに，上記製造方法からすれば，本願意匠に係る「冷菓」を，その形態を保ったまま「容器」から分離することは，容易ではないものと推認される。しかも，「冷菓」は，製造の段階から，流通，使用に至るまで「容器」から分離されることはないから，「冷菓」が「容器」から独立して通常の状態で取引の対象となるとはいえない。
これらを総合考慮すれば，本願意匠に係る物品である「容器付冷菓」は，社会通念上，一つの特定の用途及び機能を有する一物品であると認められ，「冷菓」の部分のみが「容器」の部分とは独立した用途及び機能を有する一物品とはいえない。ウこれに対して，被告は，①「容器」と「冷菓」は全く用途の異なる物品であって，「容器」は，単体の形状として独立して創作される，②内容物としての「冷菓」も，同じ容器でも異なる形態の冷菓が存在し得るから，冷菓の形状として，独立して創作される，③冷菓は食用に供されるが，食用に供されることのない「容器」は，冷菓を構成する部材や部品に該当しない，④実施の実情からしても，容器製造業者が容器を製造販売し，冷菓製造業者がそれを購入することもある，⑤冷菓を納めた容器には蓋がされているから，容器はむしろ蓋と一体となって商品としての外観形態を構成する，⑥消費者が冷菓を食するときには，冷菓は容器に収容された別の物品として認識する，ことを理由に，容器と冷菓とは一物品ではなく，二物品である，と主張する。
しかし，①「容器」と「冷菓」とを分離した場合のそれぞれの用途が異なることは，後記(4)の登録意匠例のように，用途又は機能が異なる物を組み合わせた物品が一物品と認められることがあることを考慮すると，本願意匠に係る物品が一物品といえないことの理由にはならず，「容器」と「冷菓」とが，社会通念上一体として一つの特定の用途及び機能を有するといえるか否かを検討すべきである。また，「容器」が単体の形状として独立して創作されることがあるとしても，本願意匠に係る「冷菓」は，「容器」と独立しては製造，流通及び使用することが困難であり，しかも，「容器付冷菓」としての物品の主体は，「冷菓」であるから，付随する「容器」の独立性を理由として，二つの物品と認めることはできない。②「冷菓」が，同じ容器でも異なる形態として独立して創作されることがあるとしても，物品の一部が異なる形態として創作され得るのは通常のことであり，そのことを理由として，本願意匠に係る物品が一物品であることを否定することはできない。
③前記①のとおり，用途又は機能が異なる物を組み合わせた物品が一物品と認められる場合，全体が同一の用途又は機能とならないことは当然であり，本願意匠において「容器」が食用に供されないことは，「容器」が「冷菓」と共に一物品を構成することを否定する理由とはならない。
④意匠に係る物品が複数の部分から構成されている場合，それぞれの部分を異なる業者が作成し，それらを特定の業者が組み立てることは通常あり得るし，このような物品につき，各部分を異なる者が製造販売したことにより，一物品であることが常に否定されるものではない。
⑤本願意匠に係る物品である「容器付冷菓」は，前記イのとおり，社会通念上，一つの特定の用途及び機能を有する一物品であり，しかも，「容器付冷菓」の物品としての主体は，「冷菓」であるから，「冷菓」に付随するにすぎない「容器」に蓋を設ける場合があるとしても，そのことを理由として，二つの物品と認めることはできない。
⑥本願意匠に係る物品である「容器付冷菓」は，前記イのとおり，社会通念上，一つの特定の用途及び機能を有する一物品と認められ，消費者が冷菓を食する場合であっても，冷菓を容器とは独立した物品と認識するとはいえない。被告の主張には，いずれも理由がない。
(3)形態の単一性
ア本願意匠の願書に添付された図面（甲１の２）は，形式上，二以上の形態を併記したものではない。実質的にも，容器内に冷菓を入れた状態の図面であって，冷菓と容器とは隙間なく接しており，一塊になった状態のものであるから，二以上の形態を併記したとはいえない。
したがって，本願意匠に係る形態は，単一と認められる。イこれに対して，被告は，図面の記載のうち，六面図及びＡ－Ａ’断面図によって表された記載から，容器と冷菓をそれぞれ区別して認識できるから，容器と冷菓が融合した一体不可分のものとはいえない，と主張する。しかし，物品中の一部分であっても，図面上，当該物品中の他の部分と区別して認識できる場合は容易に想定される（例えば，本願意匠に係る形態のうち，冷菓部材，あん部材及びもち部材に係る形態は，図面上区別して認識できる。）から，容器と冷菓を区別して認識できることは，形態の単一性を否定する理由とはならない。被告の主張には，理由がない。
(4)以上の結論は，以下のような登録意匠例にも合致するから，社会通念上是認されるといえる。


平成２８年８月３１日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２５年(ワ)第３１６７号特許権侵害行為差止等請求事件（以下「Ａ事件」という。）
平成２６年(ワ)第３１９２２号損害賠償請求事件（以下「Ｂ事件」という。）
口頭弁論終結日平成２８年６月１０日
判           決
Ａ及び   Ｂ事件   原告     株式会社ウイル・コーポレーション同訴訟   代理人   弁護士        生田哲郎
同                  高橋隆二
同                  佐野辰巳
同                  中所昌司
Ｂ事件原告訴訟代理人弁護士    名越秀夫
同                  森本   晋Ａ及び   Ｂ事件   被告       大日本   印刷株   式会社同訴訟   代理人   弁護士        櫻井彰人同訴訟   代理人   弁理士        金山   聡
同                  藤枡裕実
主              文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
１Ａ事件
(1)被告は，別紙物件目録（原告主張分）１ないし４に記載の製品を製造，譲渡してはならない。
(2)被告は，原告に対し，１億４５４０万円及びうち１億３１４０万円に対する平成２５年３月１日から，うち１４００万円に対する同年６月１２日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(3)仮執行宣言
２Ｂ事件
(1)被告は，原告に対し，１億７３８２万９０４０円及びこれに対する平成２６年１２月７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(2)仮執行宣言
第２事案の概要
１本件は，名称を「印刷物」とする特許権を有する原告が，被告は別紙物件目録（原告主張分）１ないし８の製品（以下，同目録１ないし８の番号に従って「被告製品１」ないし「被告製品８」といい，併せて「被告各製品」という。）を製造，譲渡しているところ，これらは上記特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して，被告に対し，次のとおり求めた事案である。(1)Ａ事件において，上記特許権に基づいて被告製品１ないし４の製造及び譲渡の差止め，及び被告製品１ないし４による特許権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求として，損害額合計１億７７８５万７１５５円の一部請求として１億４５４０万円及びうち１億３１４０万円に対する平成２５年３月１日（Ａ事件の訴状送達の日の翌日）から，うち１４００万円に対する同年６月１２日（訴え変更申立書の日の翌日）から各支払済みまで民法所
定の年５分の割合による遅延損害金の支払
(2)Ｂ事件において，被告製品５ないし８による特許権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求として，損害額合計１億７３８２万９０４０円及びこれに対する平成２６年１２月７日（Ｂ事件の訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払２前提事実（当事者間に争いのない事実又は文中掲記した証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実。なお，以下，Ａ事件で提出された書証を「甲Ａ」「乙Ａ」，Ｂ事件で提出された書証を「甲Ｂ」「乙Ｂ」と表記する。）
(1)当事者
ア原告は，平成２４年５月１日に株式会社ウイルコホールディングス（旧商号は「株式会社ウイルコ」）から新設分割によって設立され，情報・印刷事業に属する特許権その他の権利義務を承継した，印刷業等を営む株式会社である。
イ被告は，印刷業等を営む株式会社である。
(2)原告の有する特許権
ア原告は，次の特許権を有している（以下「本件特許権」といい，本件特許権に係る特許を「本件特許」という。）。
発明の名称    印刷物
特許番号     第４３１０４１６号
出願    日   平成１６年２月２４日
登録    日   平成２１年５月２２日
イ本件特許の特許請求の範囲，明細書及び図面の内容は，別紙特許公報（甲Ａ２，甲Ｂ２）記載のとおりである（ただし，後記(4)記載の訂正の主張がされる前のもの。以下，上記明細書及び図面を「本件明細書等」という。）。
ウ本件特許の特許請求の範囲
本件特許の特許請求の範囲における請求項の数は３であるが，そのうち請求項１の記載は，別紙特許公報の特許請求の範囲【請求項１】記載のとおりである（以下，同請求項記載の発明を「本件発明」という。）。
(3)本件発明の構成要件
本件発明を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，それぞれの記号に従い，「構成要件Ａ」などという。）
Ａ左側面部と中央面部と右側面部とからなる印刷物であって，Ｂ中央面部（１）は，所定の箇所に所定の大きさの分離して使用するも
の（４）が印刷されていること，
Ｃ左側面部（２）の裏面は，当該分離して使用するもの（４）の上部，下部，左側部の内側及び外側に該当する部分（５，６）に一過性の粘着
剤が塗布されていること，
Ｄ右側面部（３）の裏面は，当該分離して使用するもの（４）の上部，下部，右側部の内側及び外側に該当する部分（７，８）に一過性の粘着
剤が塗布されていること，
Ｅ当該左側面部（２）の裏面及び当該右側面部（３）の裏面が，前記中央面部（１）の裏面及び当該分離して使用するもの（４）に貼着してい
ること
Ｆ当該分離して使用するもの（４）の周囲に切り込みが入っていること，Ｇからなることを特徴とする印刷物。
(4)本件訂正
原告は，平成２７年９月２４日の弁論準備手続期日において，本件特許については訂正が時期的に可能になり次第，以下の訂正を行う予定である旨の主張を行った（以下，上記主張に係る訂正を「本件訂正」といい，本件訂正後の本件発明を「本件訂正発明」という。）。
ア特許請求の範囲請求項１（本件発明）に「印刷物」とあるのを，全て「レスポンス用葉書付き広告印刷物に訂正する（以下「訂正事項１」という。）。
イ   特許請   求の範   囲請求   項１（   本件発   明）に   「分離   して使   用する   もの（４）」とあるのを，全て「レスポンス用葉書」に訂正する（以下「訂正事項２」という。）。


ウ特許請求の範囲請求項１（本件発明）に「当該分離して使用するもの（４）の周囲に切り込みが入っていること，」とあるのを，「当該中央面部（１）の当該レスポンス用葉書の周囲に一周にわたって連続した切り込み   が入っ   ている   こと，   」に訂   正する   （以下   「訂正   事項３   」という。）。
エ特許請求の範囲請求項１（本件発明）に「当該左側面部（２）の裏面と当該右側面部（３）の表面とは重ならないこと，当該左側面部（２）の表面と当該右側面部（３）の裏面とは重ならないこと，」という要件を追加する訂正をする（以下「訂正事項４」という。）。オ特許請求の範囲請求項２及び請求項３を削除する（以下「訂正   事項５」という。）。
カ明細書を，別紙訂正明細書（以下「本件訂正明細書」という。）のとおり訂正する（以下「訂正事項６」という。）
(5)本件訂正発明の内容
本件訂正発明の内容は，次のとおりである（下線部が訂正箇所）。「左側面部と中央面部と右側面部とからなる，レスポンス用葉書付き広告
印刷物であって，
中央面部（１）は，所定の箇所に所定の大きさのレスポンス用葉書が印
刷されていること，
左側面部（２）の裏面は，当該レスポンス用葉書の上部，下部，左側部の内側及び外側に該当する部分（５，６）に一過性の粘着剤が塗布されて
いること，
右側面部（３）の裏面は，当該レスポンス用葉書の上部，下部，右側部の内側及び外側に該当する部分（７，８）に一過性の粘着剤が塗布されて
いること，
当該左側面部（２）の裏面及び当該右側面部（３）の裏面が，前記中央面部（１）の裏面及び当該レスポンス用葉書に貼着していること当該中央面部（１）の当該レスポンス用葉書の周囲に一周にわたって連
続した切り込みが入っていること，
当該左側面部（２）の裏面と当該右側面部（３）の表面とは重ならない
こと，
当該左側面部（２）の表面と当該右側面部（３）の裏面とは重ならない
こと，
からなることを特徴とするレスポンス用葉書付き広告印刷物。」
(6)本件訂正発明の構成要件の分説
本件訂正発明を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，それぞれの記載に従い，「構成要件Ａ'」などという。）。
Ａ’左側面部と中央面部と右側面部とからなる，レスポンス用葉書付き広告
印刷物であって，
Ｂ’中央面部（１）は，所定の箇所に所定の大きさのレスポンス用葉書が印
刷されていること，
Ｃ’左側面部（２）の裏面は，当該レスポンス用葉書の上部，下部，左側部の内側及び外側に該当する部分（５，６）に一過性の粘着剤が塗布されて
いること，
Ｄ’右側面部（３）の裏面は，当該レスポンス用葉書の上部，下部，右側部の内側及び外側に該当する部分（７，８）に一過性の粘着剤が塗布されて
いること，
Ｅ’当該左側面部（２）の裏面及び当該右側面部（３）の裏面が，前記中央面部（１）の裏面及び当該レスポンス用葉書に貼着していることＦ’当該中央面部（１）の当該レスポンス用葉書の周囲に一周にわたって連
続した切り込みが入っていること，
Ｇ’当該左側面部（２）の裏面と当該右側面部（３）の表面とは重ならない
こと，
Ｈ’当該左側面部（２）の表面と当該右側面部（３）の裏面とは重ならない
こと，
Ｉ’からなることを特徴とするレスポンス用葉書付き広告印刷物。
(7)被告の行為
被告は，業として，被告各製品の製造及び譲渡を行っている（ただし，後述のとおり，被告各製品の構成の一部については当事者間に争いがある。）。(8)被告各製品における本件発明の構成要件充足性被告各製品は本件発明の構成要件Ａ，Ｂ，Ｆ，Ｇを充足する。(9)被告各製品における本件訂正発明の構成要件充足性被告各製品は本件訂正発明の構成要件Ａ'，Ｂ'，Ｆ'，Ｇ'，Ｈ'，Ｉ'を充足する。
(10)本件発明に先立つ公知技術
本件発明に先立つ公知技術が記載された刊行物として，以下の文献が存在する。
ア特開２００２－１１３９８１号公報（公開日平成１４年４月１６日。乙Ｂ１。以下「乙Ｂ１文献」といい，同公報に係る発明を「引用発明１」という。）
イ特開２００１－１８０１５４号公報（公開日平成１３年７月３日。乙Ｂ２。以下「乙Ｂ２文献」といい，同公報に係る発明を「引用発明２」という。）
ウ実用新案登録第３０３７６０２号公報（発行日平成９年５月２０日。乙Ｂ３。以下「乙Ｂ３文献」といい，同公報に係る発明を「引用発明３」という。）
エ実用新案登録第３０７０２５１号公報（発行日平成１２年７月２８日。乙Ｂ４。以下「乙Ｂ４文献」といい，同公報に係る発明を「引用発明４」という。）
オ米国特許第６３４９８２９号明細書（特許日２００２年〔平成１４年〕２月２６日。乙Ｂ５。以下「乙Ｂ５文献」といい，同公報に係る発明を「引用発明５」という。）
カ特開２００２－９６８８７号公報（公開日平成１４年４月２日。乙Ｂ６。以下「乙Ｂ６文献」という。）
キ米国特許出願公開第２００２／０１００７９７号明細書（公開日２００２年   〔平成   １４年   〕８月   １日。   乙Ｂ７   。以下   「乙Ｂ   ７文献   」という。）
ク実用新案登録第２５３５３２４号公報（発行日平成９年５月１４日。乙Ｂ８。以下「乙Ｂ８文献」という。）
ケ実願平２－６６３３３号（実開平４－２４３８７号）のマイクロフィルム（公開日平成４年２月２７日。乙Ｂ９。以下「乙Ｂ９文献」という。）
コ実開平５－６３８７５号公報（公開日平成５年８月２４日。乙Ｂ３２。以下「乙Ｂ３２文献」という。）
サ特開平６－７２０７１号公報（公開日平成６年３月１５日。乙Ｂ３３。以下「乙Ｂ３３文献」という。）


シ特開平６－１９９０７５号公報（公開日平成６年７月１９日。乙Ｂ４０。以下「乙Ｂ４０文献」という。）
ス特開平１１－４８６５２号公報（公開日平成１１年２月２３日。乙Ｂ４１。以下「乙Ｂ４１文献」という。）
セ特開２０００－１２７６６１号公報（公開日平成１２年５月９日。乙Ｂ４２。以下「乙Ｂ４２文献」という。）
３争点
(1)被告各製品の構成
(2)被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか
ア構成要件Ｃの充足性
イ構成要件Ｄの充足性
ウ構成要件Ｅの充足性
エ作用効果不奏功の抗弁
オ均等侵害の成否
(3)本件特許は，特許無効審判により無効にされるべきものか
ア乙Ｂ１文献による新規性欠如（無効理由１）
イ乙Ｂ１文献を主引例とし乙Ｂ５文献と組み合わせることによる進歩性
欠如（無効理由２－１）
ウ乙Ｂ１文献を主引例とし，周知技術と組み合わせることによる進歩性
欠如（無効理由２－２）
エ乙Ｂ２文献を主引例とし，乙Ｂ８文献と組み合わせることによる進歩
性欠如（無効理由３－１）
オ乙Ｂ２文献を主引例とし，乙Ｂ８文献及び周知技術と組み合わせるこ
とによる進歩性欠如（無効理由３－２）
カ乙Ｂ３文献を主引例とする進歩性欠如（無効理由４）キ乙Ｂ４文献を主引例とする進歩性欠如（無効理由５）ク乙Ｂ５文献を主引例とする進歩性欠如（無効理由６）
ケ明確性要件違反（無効理由７）
コサポート要件違反（無効理由８）
(4)本件訂正による対抗主張の成否
ア原告は特許庁に対し適法に訂正請求等を行っているか
イ本件訂正が訂正要件を充たしているか
ウ本件訂正により争点(3)の無効理由を解消することができるか
(ｱ)無効理由１の解消
(ｲ)無効理由２－１及び２－２の解消
(ｳ)無効理由３－１及び３－２の解消
(ｴ)無効理由４の解消
(ｵ)無効理由７の解消
(ｶ)無効理由８の解消
エ被告各製品が本件訂正発明の技術的範囲に属するか
オ新たな無効理由の存否
(ｱ)実施可能要件違反
(ｲ)サポート要件違反
(ｳ)構成要件Ｇ'及びＨ'並びにＣ'及びＤ'に関する明確性要件違反(ｴ)プロダクト・バイ・プロセス・クレームとしての明確性要件違反
(5)損害発生の有無及びその額
第３争点に関する当事者の主張
１争点(1)（被告各製品の構成）について
〔原告の主張〕
被告各製品の構成は，別紙物件目録（原告主張分）１ないし８記載のとおりである。
〔被告の主張〕
否認する。被告各製品の構成は，別紙物件目録（被告主張分）１ないし８記載のとおりである（原告の主張する構成と異なる部分を下線で示した。）。
２争点(2)ア（構成要件Ｃの充足性）について
〔原告の主張〕
構成要件Ｃの「分離して使用するもの（４）の上部，下部，左側部」とは，本件発明の作用効果，技術思想から解釈すると，「分離して使用するもの（４）の上方の領域，下方の領域，左方の領域」と解釈するのが自然である。また，「上部，下部，左側部の内側及び外側に該当する部分」は，「及び」の前後で分けて読み，「上部，下部，左側部の内側…に該当する部分」と「外側に該当する部分」とが併記されていると読むべきである。さらに，「上部，下部，左側部の」とは，「上部」，「下部」又は「左側部」のいずれかを意味するのであって，全てを意味するのではない。
したがって，被告各製品は，構成要件Ｃを充足する。
〔被告の主張〕
構成要件Ｃの「分離して使用するもの（４）の上部，下部，左側部」とは，「分離して使用するもの（４）と中央面部との境界における上部，下部，左側部」とみるべきである。また，「の内側及び外側」の文言は，その前の文章の「上部，下部，左側部」のそれぞれに掛かり，しかも「分離して使用するもの（４）」の内側及び外側を意味するから，「分離して使用するもの（４）…の内側及び外側」とは，分離して使用するもの（４）と中央面部との境界を挟んだ内側及び外側であり，「上部，下部，左側部」の各内側及び外側が互いに区別できるように，当該境界の内側近傍及び外側近傍を意味するものである。しかるに，被告各製品には上記各部分のうち接着剤が全く塗布されていない部分があるから，被告各製品は構成要件Ｃを充足しない。
３争点(2)イ（構成要件Ｄの充足性）について
〔原告の主張〕
構成要件Ｄの「当該分離して使用するもの（４）の上部，下部，右側部の内側及び外側に該当する部分」についても，構成要件Ｃにおける原告の主張と同様の解釈をすべきであるから，被告各製品は構成要件Ｄを充足する。
〔被告の主張〕
構成要件Ｃにおける被告の主張と同様の解釈をすべきであるから，被告各製品は構成要件Ｄを充足しない。
４争点(2)ウ（構成要件Ｅの充足性）について
〔原告の主張〕
仮に，構成要件Ｅの「貼着している」を，被告の主張するとおり「構成要件Ｃ及びＤに示された位置に塗布された粘着剤により貼着されること」と解したとしても，被告各製品は構成要件Ｃ及びＤを充足するので，構成要件Ｅも充足する。
〔被告の主張〕
構成要件Ｅの「貼着している」は，構成要件Ｃ及びＤに示された位置に塗布された粘着剤により貼着されることを意味しており，単に左側面部の裏面と右側面部の裏面が中央面部の裏面及び分離して使用するものに貼着していればよいわけではない。
したがって，被告各製品は，構成要件Ｃ及びＤの位置に接着剤が塗布されていない以上，いずれも構成要件Ｅを充足しない。
５争点(2)エ（作用効果不奏功の抗弁）について
〔被告の主張〕


本件発明の作用効果は，後から開かれた側面部に分離して使用するものが貼着したまま付いてくることによるレスポンス向上の期待がさらに多くなるということであり，このことは，本件明細書等の発明の効果の記載（段落【００１２】）から明らかであるばかりか，従来技術の問題点及び課題の記載（段落【０００４】～【０００６】），課題を解決するための手段の記載（段落【０００７】），実施態様に関する記載（段落【００１７】～【００１８】）及び図面（図３）からも裏付けられる。
これに対し，被告各製品は，いずれの製品も「分離して使用するもの」（葉書）は後から開かれる側面部に付いてこず，本件発明の作用効果を奏しない。これは，被告各製品のいずれもが，左右側面部の裏面において，葉書（分離して使用するもの）の上部，下部，左右側部の外側に該当する部分に接着剤が塗布されておらず，また内側近傍に該当する部分にも塗布されていないところがあるからである。
したがって，被告各製品は本件発明の作用効果を奏しない。
〔原告の主張〕
本件発明は，広告などの印刷物に付いている葉書等を切り取ろうとする意思を持たずに，当該印刷物を開くと自動的に手にすることができ，それら葉書等を使用するものに対するアピール力が高く，例えば返信用葉書の場合には，すぐに葉書を出してもらえるというレスポンス向上の期待がさらに多くなるという効果が生じるものである（本件明細書等の段落【００１２】参照）。後から開いた右側面部又は左側面部の開封速度が極めて速い場合などには，葉書は側面部から剥がれてしまうことがあるが，この場合でも，葉書は自動的に分離され，レスポンス向上が期待できる。
したがって，本件発明の作用効果は，「分離して使用するものが付いてくる」場合に限定されないのであるから，被告各製品において葉書が付いてくるか否かにかかわらず，被告各製品は本件発明の作用効果を奏する（主位的主張）。
仮に，本件発明の作用効果が「分離して使用するものが付いてくる」場合に限定されるとしても，被告各製品は，通常の方法で開けば葉書が付いてくるのであるから，本件発明の作用効果を奏する（予備的主張）。
６争点(2)オ（均等侵害の成否）について
〔原告の主張〕
被告各製品は，仮に本件発明の構成要件Ｃ，Ｄの一方又は双方を文言上は充足せず，そのため構成要件Ｅも充足しないとしても，以下のとおり本件発明と均等であるため，本件発明の技術的範囲に属する。
(1)本件発明と被告各製品の相違点
仮に，構成要件Ｃ（ないしＤ）に係る「分離して使用するもの（４）の外側に該当する部分（５，６）」の技術的意義が「分離して使用するもの（４）の上部，下部，左（ないし右）側部の外側に該当する部分」であって，一過性の粘着剤が塗布される部分が上部，下部，左（ないし右）側部のそれぞれに対応して三か所必要と解されるとすると，被告各製品と本件発明との文言上の相違点は以下のとおりとなる。
ア被告製品１
左側面部においては，当該分離して使用するものの左側部の外側に該当する部分に粘着剤が塗布されておらず，右側面部においては，当該分離して使用するものの上部，右側部の各外側に該当する部分には粘着剤は塗布されていない点で，本件発明と相違する。
イ被告製品２
左側面部においては，当該分離して使用するものの上部，左側部の各外側に該当する部分には粘着剤は塗布されておらず，右側面部においては，当該分離して使用するものの上部，右側部の各外側に該当する部分には粘着剤は塗布されていない点で，本件発明と相違する。
ウ被告製品３
左側面部においては，当該分離して使用するものの左側部の外側に該当する部分に粘着剤が塗布されておらず，右側面部においては，当該分離して使用するものの右側部の外側に該当する部分には粘着剤は塗布されていない点で，本件発明と相違する。
エ被告製品４
左側面部においては，当該分離して使用するものの上部，左側部の各外側に該当する部分に粘着剤が塗布されておらず，右側面部においては，当該分離して使用するものの上部，右側部の各外側に該当する部分には粘着剤は塗布されていない点で，本件発明と相違する。
オ被告製品５
左側面部においては，当該分離して使用するものの左側部の外側に該当する部分に粘着剤が塗布されておらず，右側面部においては，当該分離して使用するものの上部，右側部の各外側に該当する部分には粘着剤は塗布されていない点で，本件発明と相違する。
カ被告製品６
左側面部においては，当該分離して使用するものの左側部の外側に該当する部分に粘着剤が塗布されておらず，右側面部においては，当該分離して使用するものの上部，右側部の各外側に該当する部分には粘着剤は塗布されていない点で，本件発明と相違する。
キ被告製品７
左側面部においては，当該分離して使用するものの左側部の外側に該当する部分に粘着剤が塗布されておらず，右側面部においては，当該分離して使用するものの上部，右側部の各外側に該当する部分には粘着剤は塗布されていない点で，本件発明と相違する。
ク被告製品８
左側面部においては，当該分離して使用するものの上部，左側部の各外側に該当する部分に粘着剤が塗布されておらず，右側面部においては，当該分離して使用するものの上部，右側部の各外側に該当する部分には粘着剤は塗布されていない点で，本件発明と相違する。(2)第１要件（発明の本質的部分でないこと）について本件発明に対する従来技術としては，本件明細書等の段落【０００２】及び【０００３】には，左側面部及び右側面部が開く，いわゆる観音開き構造の広告用印刷物が「特許文献１」として挙げられていたが，「特許文献１」の発明には葉書が付いていなかった（同段落【０００４】）。また，他の従来技術として，本件明細書等の段落【０００２】ないし【０００３】には，左側面部及び右側面部が開く広告用印刷物に葉書が付いている技術が「特許文献２」として挙げられていたが，「特許文献２」の発明では葉書を切り取らなければならないという手間が依然として残っていた（同段落【０００４】）。