主            文
１本件控訴をいずれも棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
１原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
２被控訴人らの請求をいずれも棄却する。
第２事案の概要
１本件は，北海道南部の日高地方を流れる一級河川沙流川の下流部右岸（川の下流に向かって右手の岸）の富川北地区に居住し，店舗を設置し，又は農場若しくは牧場を所有する被控訴人ら８名を含む全９名の者が，平成１５年８月９日から翌１０日にかけて日高地方の沖合を台風１０号が通過した際の大雨で，同月１０日未明，富川北地区において，河川の洪水（以下「本件洪水」という。）による浸水被害（以下「本件水害」という。）が発生し，財産的損害等を受けたことについて，沙流川の管理者である控訴人には国家賠償法１条１項又は２条１項に基づく責任があると主張して，控訴人に対し，それぞれ損害賠償として下記各金額及びこれに対する同月１１日から支払済みまで民法所定年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
記(1)被控訴人Ａ１        ３５９１万１５９８円(2)被控訴人Ａ２          ９４８万９７００円(3)原審原告Ａ３          １０３万７０２１円(4)被控訴人Ａ４          ２９２万６０００円(5)被控訴人Ａ５          ８２７万７３９８円(6)被控訴人Ａ６          ７１６万１８９５円(7)被控訴人Ａ７          ３８９万３１２３円(8)被控訴人Ａ８        １６２９万４９８９円(9)被控訴人会社         ７７２万２０３７円２原審は，沙流川の管理を分掌する鵡川河川事業所長による樋門（河川管理施設）操作員に対する退避指示に違法行為があり，同違法行為がなければ樋門を閉扉して外水が堤防内に逆流することを防ぎ，浸水の被害を小さくすることができたと判断し，控訴人に国家賠償法１条１項に基づく責任があるとした上で，被控訴人ら８名については上記違法行為と相当因果関係の認められる損害として下記各金額を認定し，これに対する遅延損害金を付して，被控訴人会社の請求を全部認容し，その他の被控訴人ら７名の請求を一部認容，一部棄却する一方，原審原告Ａ３については上記違法行為と相当因果関係の認められる損害を認定できないとして，その請求を全部棄却したところ，控訴人のみが敗訴部分を不服として本件控訴を提起した。したがって，当審における審理の対象は，被控訴人らの請求の当否である。記(1)被控訴人Ａ１          ８４９万６１８３円(2)被控訴人Ａ２          ３６８万０５６０円(3)被控訴人Ａ４          ２６９万９７０２円(4)被控訴人Ａ５          ２１３万３６３１円(5)被控訴人Ａ６          １２８万１８８８円(6)被控訴人Ａ７            ９８万４４６０円(7)被控訴人Ａ８          ４９０万５２５５円(8)被控訴人会社          ７７２万２０３７円３前提事実は，次のとおり補正するほかは，原判決書「事実及び理由」欄の第２の１ないし６に記載のとおりであるから，これを引用する（なお，以下，本判決において，水位や地盤高等の高さをいう場合，全て標高すなわち東京湾平均海面をゼロメートルとする高さをいう。）。
(1)原判決書５頁１１行目の「別紙１」を「原判決書別紙１」と改める。(2)原判決書５頁１２行目の「設置されている」の次に「（樋門の構造及び機能等は，後記４（原判決書９頁１３行目以下）に記載のとおりである。）」を加える。(3)原判決書５頁１７行目の「別紙２」を「原判決書別紙２」と改める。(4)原判決書５頁２３行目の「別紙３」を「原判決書別紙３」と改め，以下も同様とする。
(5)原判決書７頁１７行目の「本件水害」を「本件洪水」と改める。(6)原判決書７頁２２行目の「天端」の次に「（堤頂面）」を加える。(7)原判決書８頁１９行目の「富川観測所」から同頁２０行目の「暫定堤防部分での」までを「富川観測所の受持区域内には暫定堤防が，平取観測所の受持区域内には無堤部があり，暫定堤防部分又は無堤部で」と改める。(8)原判決書９頁１１行目から１２行目にかけて掲記の証拠に「乙４１」を加える。
(9)原判決書９頁２０行目の「別紙４」を「原判決書別紙４」と改める。(10)原判決書１０頁２５行目の「本件水害以前の浸水等」を「本件洪水以前の洪水等」と改める。
(11)原判決書１１頁１行目の「別紙５」を「原判決書別紙５」と改める。(12)原判決書１１頁１行目の「とおりである」の次に「（以下では，このうち，平成１３年９月１１日から同月１３日にかけて発生した洪水を「平成１３年洪水」ということがある。）」を加える。
(13)原判決書１１頁２５行目の「抑制するため，」の次に「「工事中における二風谷ダムの操作要領（案）（試験湛水終了後の建設中管理の操作要領案）＊（平取町水道用水の取水後の期間の操作要領案）」（乙１６），「工事中における二風谷ダムの操作運用（案）（試験湛水終了後の建設中管理の操作運用案）＊（平取町水道用水の取水後の期間の操作運用案）」（乙１７）及び「二風谷ダムただし書き操作要領（平成９年１１月１０日北開局管第４３号）」（乙１８）に基づき，」を加える。
(14)原判決書１２頁２行目の「別紙６」を「原判決書別紙６」と改める。(15)原判決書１２頁５行目の「別紙７」を「原判決書別紙７」と改める。(16)原判決書１３頁４行目の「原告らは，」の次に「本件洪水により，」を加える。
４争点及び争点に関する当事者の主張は，次のとおりである。(1)争点①（本件退避指示の時点において，事業所長は，なお樋門操作員を現場に留まらせて樋門の操作を行わせるべき義務を負っていたか否か）
（被控訴人らの主張）


そもそも，事業所長は，住民を水害の被害から守ることを第一に考えるべき立場にあり，逆流が発生するか，又は樋門操作員に危険が生じる直近まで，逆流の有無を監視させ，逆流が始まるまでは樋門を開いたままにすることによって内水を可能な限り本川に流し，また，逆流が始まったときには樋門を閉じることができる態勢を維持し，被害の軽減を図るべきであった。このことは，樋門操作員が近隣住民であっても変わるところがない。したがって，事業所長は，差し迫った危険（人事院規則１０－４第２９条参照）が生じない限りは，本件３樋門の樋門操作員を樋門の操作に従事させる義務があり，具体的には，本件では，外水位の急激な上昇が予測される時点，すなわち，ただし書き操作による放流水が本件３樋門付近に到達すると考えられる同操作開始から１時間後の時点（１０日午前２時２７分）ないし１時間３０分後の時点（午前２時５７分）まで，樋門操作員を本件３樋門に留まらせる義務があったというべきである。そして，実際にこのころまで樋門操作員が本件３樋門に留まっていれば，逆流の発生を確認して樋門を閉扉し，外水の堤防内への流入を防ぐことが可能であった。
これに対し，控訴人は，樋門操作員に対する危険が急迫していたことから，１０日午前１時５分の時点で退避させざるを得なかったと主張するが，この時点で沙流川の外水位（富川観測所の測定値をいう。以下，水位は特に断らない限り同観測所のものをいう。）は危険水位（６．３０メートル）を超過していたものの，計画高水位（７．０６メートル）までは余裕があったから，富川北地区において破堤等による河川の氾濫が惹起する洪水等の具体的現実的危険は発生していなかった。この点について，控訴人は，浸水想定区域図（乙９４）を提出するが，浸水想定区域図は，周辺住民の避難に関する検討のために作成されるものであり（甲１７０），樋門操作員の退避とはその趣旨，対象を異にする上，控訴人が上記浸水想定区域図につき浸水想定区域図作成マニュアル（甲１７０）所定の前提条件を明らかにしないことからすれば，同浸水想定区域図から控訴人の主張する具体的現実的危険の発生を認めることはできない。同浸水想定区域図によれば，本件洪水当時，平取樋門付近でも本件３樋門と同等又はそれ以上の危険が存在したにもかかわらず，平取樋門操作員に対する退避指示が出ていないことも，このことを裏付けている。このほかに，控訴人は，意見書（乙１１７）を提出するが，同意見書は，室蘭開発建設部治水課による当時の具体的な水位予測（甲３）を踏まえておらず，降雨に対する山地流域における降雨流出の遅れ時間に関しては，同意見書作成者自身の別の意見書（乙４３）に反しており，また，具体的な外的条件の内容を示さずに破堤の可能性を論じているなど，一般論としては妥当であっても，本件退避指示の当否を具体的に検討するのに資するところがない。
さらに，本件洪水後の行政通達（平成１８年１０月１日付け国河情第３号河川局長通達）は，危険水位を超過したことを住民避難の判断の一要素としたにすぎない上，そもそも，市町村長の避難勧告等の発令及び住民の避難判断と，国家公務員である樋門操作員に対する退避指示を同列に論じることはできない。加えて，控訴人は，過去にも，危険水位は超過したものの計画高水位には達していない時点で洪水が発生して浸水被害を生じた事例が存在すると主張するが，それらはいずれも本件洪水とは状況が異なっている。なお，富川観測所の危険水位は，本件洪水後に，６．３０メートルから計画高水位にほぼ等しい６．９０メートルに変更されているところ（甲１６６），この間右岸無堤部で改修工事が行われた事実がないことからすれば，危険水位の設定は客観的な基準に基づくわけではないから，この点でも，危険水位を超過すれば具体的現実的危険が発生するということはない。また，本件３樋門の周辺が暗くて転落等の事故の発生等が想定されるということもなく，本件３樋門の樋門操作員の退避路が水没する危険もなかった。したがって，樋門操作員の安全のために本件退避指示を出さなければならない状況にはなかった。このほかにも，控訴人は，種々の資料等に基づき，事業所長の本件退避指示が相当であったと主張するが，当時の事業所長は，これらのことを認識していたわけではなく，単に沙流川の外水位が危険水位を超過したことをもって危険であると判断し，その他のことは検討しないで本件退避指示を発したにすぎないのであるから，控訴人の主張は失当である。（控訴人の主張）そもそも，本件水害は，本件３樋門を通じて逆流した外水によるものではなく，もっぱら，それ以前の内水氾濫によって引き起こされたものであるから，被控訴人らの主張は本件水害が外水の逆流によって引き起こされたことを前提とする点で失当であるが，仮に，本件３樋門を通じて逆流した外水によって洪水による浸水被害が拡大した面があるとしても，樋門操作員は，高齢者を含む近隣住民が委嘱され，国家公務員の身分を有することから，控訴人は，樋門操作員に対する安全配慮義務をも負っており，樋門操作員に対する「災害発生の危険が急迫したとき」には退避させなければならないのであって（人事院規則１０－４第２９条），この点で，１０日午前１時５分の時点で本件退避指示を出した事業所長の判断は合理的であった。
すなわち，本件退避指示以前に，外水位は危険水位を超過しており，沙流川水系直轄管理区間の全域において，破堤等による河川の氾濫が惹起する洪水等の具体的現実的危険が発生していた（この点について，浸水想定区域図（沙流川水系沙流川浸水想定区域図全体，乙９４の１・２）参照。同浸水想定区域図に関して，被控訴人らは，本件洪水当時，平取樋門付近でも本件３樋門と同等又はそれ以上の危険が存在したと思われるにもかかわらず，平取樋門操作員に対する退避指示が出ていないことが具体的現実的危険が発生していないことを裏付けるというが，当時，浸水等による危険は左岸部にのみ発生し，平取樋門操作員は危険ではなかった。）。なお，本件洪水については，後に，この洪水を引き起こした降雨が記録的な豪雨であったこと，本件退避指示直前の時点では河川管理上最も警戒すべき降雨の時間分布，空間分布，雨域の移動特性となっていたことが判明し（乙１１７，１１８），また，本件洪水後には，危険水位に対応する水位である「はん濫危険水位」よりも低い「避難判断水位」をもって市町村長の避難勧告等の発令の目安及び住民の避難判断の参考にするものとされた（平成１８年１０月１日付け国河情第３号河川局長通達）。過去にも，危険水位は超過したものの計画高水位には達していない時点で洪水が発生して浸水被害を生じた事例が多数存在する。また，堤防周辺は深夜で暗かったため，目前の危険を把握することが困難な状況となっており，転落等の事故の発生等が想定された上，支川において内水氾濫が拡大し，退避路が水没することにより，樋門操作員が避難経路を遮断され，孤立するおそれが極めて高くなっていた。


そこで，事業所長は，以上のような危険に関する総合判断として，これ以上樋門操作員らを堤防周辺に配置して作業を行わせるのは非常に危険であると判断し，１０日午前１時５分，人的被害の発生を回避するため，控訴人の国家公務員に対する安全配慮義務の一環として，樋門操作員に退避指示を出したのである。したがって，事業所長が本件退避指示を出した時期は適切であり，それ以降も樋門操作員を本件３樋門に留まらせる義務はなかった。
(2)争点②（本件退避指示の時点において，事業所長が，逆流の発生を予見することが可能であり，本件３樋門を閉扉させる義務を負っていたか否か）
（被控訴人らの主張）
逆流の発生及び継続が，樋門箇所において内水位と外水位のいずれが相対的に高いかによって決定されることは当然であるが，本件において，事業所長は，逆流の発生を予見することができた。すなわち，本件退避指示の時点で，事業所長は，既に，ただし書き操作による二風谷ダムからの放水量が毎秒５１００立方メートルを超えるおそれがあることや外水位が危険水位を超過したこと等の情報を得ていたから，ただし書き操作により外水位が計画高水位（７．０６メートル）を超えて急激に上昇することを予測していた。また，本件３樋門の内水域にのみ集中豪雨的な降雨でもない限り，外水位の上昇（危険水位から計画高水位まで０．７６メートル）を上回るような内水位の上昇は考えられないところ，事業所長は，本件３樋門の内水域にのみ集中豪雨的な降雨がある一方で，それ以外の地域には降雨がないという事態があり得ないことも認識していた。そして，事業所長は，本件退避指示の時点までに内水氾濫の情報を得ていたから，外水位と内水位が拮抗していることも認識していた。
以上のような本件退避指示当時の事業所長の認識からすると，事業所長は，外水位が内水位よりも高くなり逆流が発生することを十分予見することができ，本件退避指示を出す際に，樋門操作員に指示して本件３樋門を閉扉させる義務を負っていたというべきである。この点，控訴人は，本件３樋門付近の内水流域の降雨流出特性等について主張するが，当時の事業所長は，これらのことを認識した上で本件退避指示を出したわけではないから，控訴人の主張は失当である。
（控訴人の主張）
そもそも，逆流の発生及び継続は，樋門箇所において内水位と外水位のいずれが相対的に高いかによって決定されるところ，内水位と外水位の変動は，流域の地形，地質，林相，降水などの自然的要因と，それに加えて，土地利用，水利用の状況等の人為的及び社会的要因が複合的に関与し，さらに河川の流量を支配する最も重要な降雨という不確定要素を含むものであって，全く規則性に欠けるものである上，降雨予測等のデータの確度にも限界があり，実績雨量を根拠として内水位が急激に上昇はしないと予測することはできない。このため，外水位の予測のみでは逆流の発生を予見することはできず，また，内水位を正確に予測することも不可能であって，事業所長が本件退避指示を出した時点で本件３樋門での逆流の発生を確実性をもって予見することは不可能である。
また，富川北地区における外水位の上昇は，ただし書き操作によって生じたのではなく，上流域に降った雨によってもたらされたものである。しかも，ただし書き操作は，外水位を自然状態から大きく上昇させるものではなく，必ずしも逆流を発生させるものではないから，これを行っても，支川流域の降雨による内水位の上昇が生じれば逆流は発生しない。具体的には，内水域に，９日午後１０時発表の流域雨量予測と同程度の降雨量が実際にあれば，内水位は外水位とほぼ同程度まで上昇したと考えられる（乙４２）上，本件３樋門付近の内水流域の降雨流出特性として，降雨に対して０～３時間程度の遅れをもって洪水の発生がみられる（乙１１７）のに対し，栄町樋門やコンカン川樋門ではポンプ排水が継続して行われていたものの，その能力は限定的なので，内水位の上昇は十分に考えられる状況であった。したがって，本件退避指示の時点で，事業所長が逆流の発生を予見することは不可能であり，樋門を閉扉させる義務はない。
なお，以上からすれば，１０日午前２時であればコンカン川樋門及び栄町樋門における逆流の発生を予見できたなどということもない。(3)争点③（本件操作要領に瑕疵があったか否か）
（被控訴人らの主張）
仮に，本件退避指示が適法であったとしても，本件操作要領に樋門操作員が退避した場合の樋門操作についての規定がないことからすると，樋門という水害を防止するために設置された公の営造物が恒常的に住民に危害を及ぼす危険性のある状態で供用されることになるから，ここには営造物の設置又は管理の瑕疵があり，控訴人は国家賠償法２条１項に基づく損害賠償責任を負う。（控訴人の主張）たとえ退避指示等により樋門操作が不可能となった場合の操作方法を規定したとしても，これが実現不可能であることは明らかである。したがって，本件操作要領が樋門操作員退避後の樋門操作に関する規定を欠いていたからといって，公の営造物の設置又は管理に瑕疵があることにはならない。
(4)争点④（本件３樋門に十分な排水能力のあるポンプを設置していなかったことが樋門の設置又は管理の瑕疵に当たるか否か）（被控訴人らの主張）仮に，樋門を閉扉させずに樋門操作員を退避させたこと（本件退避指示）が適法であったとすると，樋門を開扉したままで内水氾濫やその後の逆流による浸水被害を最小化するためにはポンプによる排水が必要となるが，本件洪水時に本件３樋門で稼働していたポンプはいずれも十分な排水能力がなかった。このように，控訴人が平均的雨量に伴う支川の水を十分に排水できる能力のあるポンプ排水設備を設置していなかったことは，国家賠償法２条１項の公の営造物の設置又は管理の瑕疵に当たる。（控訴人の主張）
樋門の機能からみても，控訴人にはポンプ排水を含め堤内側の水を除去する権限及び責任はなく（堤内側の水の除去は水防管理者である旧門別町長の権限及び責任に属する。），樋門とポンプ排水設備とでは設置権限及び管理権限が異なっていることからしても，樋門とポンプ排水設備を一体の公の営造物とみることはできない。したがって，控訴人がポンプ排水設備の設置又は管理上の責任を負うことはない。(5)争点⑤（逆流によるヘドロの被害があったか否か）
（被控訴人らの主張）
本件水害では，被控訴人らの家屋や店舗，牧場などに浸水した後，水が引いた後も，ヘドロ様の汚泥が残留してひどい腐臭を発し，容易にこれをぬぐい去ることができないため，清掃費がかさみ，什器備品等もことごとく廃棄を余儀なくされるという，ヘドロ様の汚泥を原因とする被害が発生した。


この点，泥からなる浮遊物質（ＳＳ）の濃度は，二風谷ダムの放流地点より下流で著しく上昇しているところ，このようにＳＳ濃度を上昇させた主な原因は，二風谷ダムの下流で生じた洗掘によって河岸からもたらされた物質であり，大きく侵食された沙流川の河床や氾濫原のへりである（乙７７）。これに対し，本件３樋門の支川の流域面積は極めて小さい上に，流域のほとんどは宅地や水田，畑，牧草地，丘陵地などであるから，大雨が降ったとしても，内水にヘドロ様の浮遊物質が多量に含まれるという事態は考えられない。また，本件水害以前の水害や本件水害後の平成１８年の水害では，逆流が発生しなかったため，ヘドロ様の汚泥を原因とする被害は発生していない。したがって，被控訴人らが逆流によって沙流川本川からもたらされたヘドロ様の汚泥を原因とする被害を受けたことは明らかである。
（控訴人の主張）
事業所の巡視職員等及び消防署員が目撃したとおり，逆流以前の時点で，既に被控訴人らの住居等は支川から溢れ出た内水に浸かっていた。内水氾濫であっても，土砂が堆積し，臭気が発生するのは当然であり，本件洪水後の平成１８年８月１８日の洪水でも，内水氾濫により同様の被害が発生している。この点，再現計算結果によっても，本件３樋門に関しては，窪地部分を除いて，全浸水深に対する内水による浸水深の割合が大きくなっているのであり，被控訴人らの家屋等への被害は，もっぱら内水氾濫によってもたらされたといえる。
これに対し，被控訴人らは，調査観測論文（乙７７）を根拠として，逆流によるヘドロ様の汚泥を原因とする被害があったと主張するが，同論文は，沙流川の下流におけるＳＳ負荷量（ＳＳ濃度に流量を乗じた，水域に流入するＳＳの量的尺度となる値）増大の原因としては支川及び残流域からの土砂流入の影響は小さいと判断しているにとどまり，家屋に侵入した泥が本川又は支川のどちらに由来する割合が高いかということにまで触れてはいないから，被控訴人らの主張を裏付けるものとはいえない。また，本件洪水と平成１３年洪水のＳＳ負荷量とを比較すると，本件洪水の方が平成１３年洪水よりも支川からのＳＳ負荷量が明らかに大きいが，このことは，本件洪水の際に，内水氾濫によって支川由来の土砂が平成１３年洪水よりも多く堤内地に堆積したという可能性を示すものである（乙８８）。(6)争点⑥（被控訴人らが被った損害の内容及び額）
（被控訴人らの主張）
被控訴人らは，本件洪水の結果，床上ないし床下浸水の被害を被ったことにより経済的被害，健康被害，精神的被害，生活の不便さといった多様な損害を被った。その内容及び額は，原判決書別紙１２，１３，１５ないし２０に各記載のとおりである（なお，これらのうち，損害①は家屋，②は庭・植木，③は一般家財，④は特別家財，⑤は営業用什器・備品，⑥は営業用商品，⑦はその他の損害であり，請求費目がない部分は欠番となっている。）。
特に，本件水害において最も特徴的なヘドロ様の汚泥による被害は甚大であり，このため，内水氾濫であれば，水が引いた後で乾かせば使用可能となるような物でも廃棄せざるを得なくなって，多大な経済的損害が生じた。また，家屋その他の財産がヘドロ様の汚泥にまみれたことの嫌悪感・驚愕，汚泥除去の労苦，汚泥の悪臭による生活苦は想像を絶するものがあり，これらによって被控訴人らの被った精神的苦痛は計り知れない。
（控訴人の主張）
いずれも否認ないし争う。
第３当裁判所の判断
１当裁判所も，被控訴人らの本件請求はそれぞれ原判決主文掲記の限度で認容すべきものと判断する。その理由は，次のとおりである。２認定事実（本件退避指示に至る経緯及びその後の事実経過）本件退避指示に至る経緯及びその後の事実経過として，前提事実，証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実は，次のとおりである。
(1)１０日午前０時ころまでの状況
次のとおり補正するほかは，原判決書「事実及び理由」欄の第４の１ないし５に記載のとおりであるから，これを引用する。
ア原判決書１９頁２４行目の「別紙８ないし１０」を「原判決書別紙８ないし１０」と改める。
イ原判決書２１頁２行目の「別紙７」を「原判決書別紙７」と改める。ウ原判決書２１頁１２行目冒頭から同頁１５行目末尾までを次のとおり改める。「引き続き堤防その他を見回り水防活動を行うよう求めた（甲１の１２９頁）。なお，控訴人は，室蘭開発建設部が，１０日午前０時５０分に事業所長に電話連絡をし，門別町（富川北地区は門別町に含まれる。）と平取町に避難するよう助言することを指示し，事業所長が，その指示に従い，午前１時ころ，門別町と平取町に避難を助言したと主張し，事業所長も，その旨の連絡をした旨述べる（乙８２，原審証人Ｂ）が，上記両町側にはその旨の記録はない（甲１６５，乙９１，弁論の全趣旨）。」
(2)室蘭開発建設部治水課による水位予測
次のとおり補正するほかは，原判決書「事実及び理由」欄の第４の６及び７に記載のとおりであるから，これを引用する。
ア原判決書２２頁９行目の「午前０時５４分」を「午前０時４３分」と改め，同頁１８行目の「予測された」の次に「（甲３）」を加える。イ原判決書２２頁２３行目の「立法メートル」を「立方メートル」と改める。
(3)本件退避指示及び樋門操作員の退避状況等
次のとおり補正するほかは，原判決書「事実及び理由」欄の第４の８及び９に記載のとおりであるから，これを引用する。
原判決書２３頁７行目から８行目にかけての「破堤の危険があるため」を削る。
(4)本件退避指示後の状況
次のとおり補正するほかは，原判決書「事実及び理由」欄の第４の１０ないし１５に記載のとおりであるから，これを引用する。
ア原判決書２５頁３行目の「立法メートル」を「立方メートル」と改める。イ原判決書２６頁５行目の「富川北地区は，」の次に「本件洪水により」を加える。


３争点①（本件退避指示の時点において，事業所長は，なお樋門操作員を現場に留まらせて樋門の操作を行わせるべき義務を負っていたか否か）について(1)そもそも，洪水時における樋門操作は，外水の逆流を防いで洪水による被害を最小化するという目的のために行われるものであり（本件操作要領２条），樋門操作員によって行われる外水位と内水位の観測も，この樋門操作を適切に行うためのものにほかならない。したがって，樋門操作員は，洪水時にこそ，的確に水位を把握し，適切に樋門操作をするために，できる限り現場に留まることが期待されているというべきである。
もとより，国土交通大臣は，一般職の国家公務員である樋門操作員に対する安全配慮義務の一環として，樋門操作員に対する災害発生の危険が急迫したときには，樋門操作員を退避させなければならず（人事院規則１０－４第２９条），本件退避指示も，国土交通大臣の当該権限を，事業所長がその事務分掌の範囲内で行使したものということができる。
しかしながら，災害発生の危険が急迫したか否かの判断が職員の業務の性質等を勘案して行われるべきことは当然であって，樋門操作員が洪水時に樋門を適切に操作して洪水による被害を最小化する役割を担っている以上，洪水時であるという一事をもって，災害発生の危険が急迫したと即断すべきものではない。事業所長は，たとえ洪水時であっても樋門操作員を現場に留まらせ，水位の観測や逆流の有無の監視に当たらせる必要があり，時々刻々変化する水位，流量及び雨量等の気象状況に関する情報を収集し，このような情報に基づいて水位予測を適切に行い，これらを総合的に考慮して，洪水や破堤による急迫の危険があると判断されるときに限り，樋門操作員に対して現場から離れて退避するように指示すべきことになるものと解される。
(2)これを本件についてみると，本件３樋門付近一帯の右岸は完成堤防であったから，計画高水位（７．０６メートル）までは外水を安全に流下することができる状態にあったと認められるのに対し，１０日午前０時５０分には外水位が危険水位（６．３０メートル）に達していたとはいえ，これは計画高水位よりも７６センチメートル低いのであるから，本件３樋門付近の完成堤防に破堤のおそれが生じたと考える根拠は見当たらない。この点，本件３樋門の上流には当時暫定堤防が残っており，計画高水位よりも低い危険水位であっても，この暫定堤防部分からは河川の氾濫を生じるおそれがあったとはいえるが，富川観測所の水位が危険水位まで上昇したとしても，本件３樋門付近の右岸堤防それ自体については，破堤や越流の危険が迫っている状況にあったとは認められないし，暫定堤防部分を端緒とする河川の氾濫の影響が本件３樋門付近に差し迫っている状況にあったとも認められない（浸水想定区域図（沙流川水系沙流川浸水想定区域図    全体，乙９４の１・２）は，一定の条件の下で想定される浸水の状況を示すものであるところ（甲１７０），本件では，上記浸水想定区域図がいかなる条件を設定して作成されたものか明らかでない（弁論の全趣旨）から，同浸水想定区域図をもって本件洪水時の具体的な危険の有無を論じることはできない。）。また，１０日午前１時ころには，本件３樋門全てで内水氾濫が発生していたが，富川観測所の時間雨量は，同日午前１時には２ミリメートル，午前２時には１ミリメートル，午前３時以降は０であり（甲１），午前１時以降は，それまでの累積雨量により多少の内水流域の流量の増加（内水位の上昇）があるとしても（富川観測所の外水位は，１０日午前０時で６．１５メートル，午前１時で６．３４メートル，午前２時で６．６４メートルであり（甲１），水位の上昇が認められるが，それに比べ本件３支川は小規模河川で内水流域の流量が小さいので，大幅に流量が増加するような事態は発生しなかったものと考えられる。），局地的な大雨により急激に内水氾濫が増大するとは考え難い状況にあった。したがって，１０日午前１時５分の時点では，沙流川水系直轄管理区間の全域において，破堤等による河川の氾濫が惹起する洪水や本件３樋門における内水氾濫の増大等の具体的現実的危険が発生し，本件３樋門付近の樋門操作員に対する災害発生の危険が急迫していたなどと認めることはできない。(3)なお，実際の水位上昇は午前０時水位予測よりも速く，実際の天候も午後１０時雨量予測に反して雨脚が強まっていたから，危険水位を超過した後も継続して水位が上昇することは十分に予測されるところではあった。とはいえ，１０日午前０時以降，流域全体の降雨量は全体にそれまでよりも減少傾向にあり，このことは河川情報システムで１０分単位の雨量としてほどなく把握されていたし，水位の上昇幅も午前１時までは１０分単位で最大５センチメートルにとどまっており，ただし書き操作の影響が本件３樋門付近に及ぶのは，午前２時３０分ころ以降と予測されていたから，午前１時の段階で，水位の計画高水位超過を直ちに懸念すべき状況にはなかったといわざるを得ない。(4)これに対し，控訴人は，本件洪水後，危険水位（「はん濫危険水位」）よりも低い「避難判断水位」が市町村長の避難勧告等の発令の目安及び住民の避難判断の参考にするものとされたこと（平成１８年１０月１日付け国河情第３号河川局長通達）は，危険水位に達した河川の危険性を示しており，本件洪水当時も，事業所長から門別町と平取町に避難を助言する連絡をした旨主張し，事業所長もその旨供述する（原審証人Ｂ）。
しかしながら，既に検討したとおり，災害発生の危険が急迫したか否かの判断は職員の業務の性質等を勘案してなされるべきものであって，樋門操作員の任務の内容に鑑みると，住民避難に関する判断と樋門操作員に対する退避指示の判断の基準を同列に論じることはできないから，控訴人の上記主張は採用の限りではない。また，控訴人は，Ｃ大学理工学部Ｄ教授作成の意見書（乙１１７）を根拠として，本件洪水後に，この洪水時の降雨が記録的な豪雨であったこと，本件退避指示直前の時点では河川管理上最も警戒すべき降雨の時間分布，空間分布，雨域の移動特性となっていたことが判明したとして，事業所長が本件退避指示を出した時点で洪水等の具体的現実的危険が発生していた旨主張する。


しかしながら，上記意見書は，室蘭開発建設部治水課による当時の具体的な水位予測（甲３）を考慮することなく，一般論を述べ，さらに，具体的にいかなる外的条件が存在したことから破堤の可能性があったといえるのかを示さないなど，富川北地区において抽象的に洪水等の危険が発生していたことを認めるのはともかく，破堤等による河川の氾濫が惹起する洪水等の具体的現実的危険が発生していたことを裏付けるには足りないといわざるを得ない（同意見書は，このほかに，平成２３年３月１１日の東日本大震災の際の津波による人的被害をもって本件洪水時の樋門操作員に対する災害発生の危険を根拠づけようとしているが，予測可能性の程度等に鑑みると，降雨による危険と津波による危険とを同列に論じるような議論は適切ではない。）。したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。さらに，控訴人は，全国で過去に生じた水害の事例を挙げ，本件水害でも同様に災害発生の危険が急迫していた旨主張する。
しかしながら，過去にそのような水害事例があることから，危険水位を超過すれば，計画高水位には達していなくとも，洪水が発生して浸水被害を生じる可能性があると抽象的にいうことはできるとしても，これらの水害事例はいずれも本件とは異なる場所で，本件とは異なる条件の下で生じた水害であるから，そこから直ちに危険水位を超過した時点で具体的に災害発生の危険が急迫していたと認めることはできない。したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。(5)このほかに，控訴人は，樋門操作員に対する災害発生の危険が急迫していたといえる事情として，現場が暗く，また，内水氾濫等により樋門操作員の退避路が水没するおそれがあったと主張するが，前記認定の事実関係からすると，その時点で樋門操作員を退避させなければ，以後樋門操作員が身を守るのが困難になるであろうと考えるべき根拠はなかったというべきであり，控訴人の上記主張は採用することができない。
また，控訴人は，本件３樋門における樋門操作員は一般職の国家公務員ではあるが，実際には，高齢者を含む近隣住民に委嘱されているのであり，特別な訓練や装備があるわけでもないから，近隣住民と比較して，樋門操作員が危険を速やかに認知し，回避できるものではないことは明らかであり，退避指示の是非，ひいては「災害発生の危険が急迫したとき」との要件該当性を検討するに際しては，上記のような樋門操作員の能力等を前提に検討がなされるべきであると主張する。しかしながら，樋門操作員の職務が高齢者を含む近隣住民に委嘱されているのだとしても，洪水時に樋門を適切に操作して洪水による被害を最小化する役割を担うという樋門操作員の任務の重大性に鑑みると，上記のような危険を速やかに認知し，回避する能力等を考慮して，退避指示の是非や「災害発生の危険が急迫したとき」との要件判断を検討することは，必ずしも相当とはいえない。(6)以上のとおりであって，１０日午前１時５分に本件退避指示を出した事業所長の判断は，上記人事院規則における「災害発生の危険が急迫したとき」という要件の認定判断を誤ったものといわざるを得ない。
そして，事業所長は，水位，流量及び雨量等の気象状況に関する情報を収集し，このような情報に基づいて水位予測を適切に行い，これらを総合的に考慮して，洪水や破堤による急迫の危険があると判断されるときに限り，樋門操作員に対して現場から離れて退避するように指示すべきであったところ，１０日午前１時５分以降の見通しについて，十分に情報を収集し，分析することなく，要するに沙流川の外水位が危険水位を超過したことを大きな拠り所として本件退避指示を出したものと解されるのであって，この点で，事業所長は河川や樋門の管理を分掌する者として職務上尽くすべき義務に違反したものといわざるを得ない。したがって，河川管理という公権力の行使に当たる公務員たる事業所長の出した本件退避指示は，国家賠償法上違法なものと評価すべきである。４争点②（本件退避指示の時点において，事業所長が，逆流の発生を予見することが可能であり，本件３樋門を閉扉させる義務を負っていたか否か）について(1)事業所長が本件退避指示を出した１０日午前１時５分の時点で災害発生の危険が急迫していたと認められないことは前示のとおりであり，本来，事業所長は，引き続き樋門操作員を現場に留まらせて樋門の操作を行わせるべきであったことになるので，以下では，仮に事業所長が本件退避指示を出さなかったならば，本件３樋門を閉扉させることになったのかどうか，事業所長の本件退避指示と外水の逆流による損害との因果関係について検討する。
ア富川Ｄ樋門の逆流について
まず，事業所長が認識していた事情等をみるに，事業所長が二風谷ダムのただし書き操作に関する情報をどの時点で入手していたのかは，証拠上必ずしも判然としないが，河川管理に携わる者であれば，午前０時水位予測を見ることでただし書き操作が行われる予定であることは直ちに理解できるものと思われる。そして，１０日午前１時の富川観測所での水位・流量は，６．３４メートル・毎秒２７４０立方メートルであったところ，事業所長が午前１時４０分ころ入手した午前１時水位予測では，１時間前に入手した午前０時水位予測とは大きく異なり，午前２時から午前４時にかけて急激に上昇することが記載され，富川観測所での水位が計画高水位を２６センチメートル上回る７．３２メートルに達することが記載されていた（甲３の１４頁）。
その後，事業所長は，午前２時の時点では，外水位が午前１時５０分に６．５５メートル（計画高水位まで約５０センチメートル）となったことを認識し，ただし書き操作の影響により，それまでは１０分間に約５センチメートルの幅で上昇してきた水位が，以後，それまで以上の幅で上昇するであろうことも予想できたものと推認される。
そうすると，事業所長は，計画高水位まで約５０センチメートルとなり，ただし書き操作の影響がほどなく本件３樋門付近に及ぶことを考慮し，退避指示を出してから実際に樋門操作員が退避するまでに要する時間にも配慮し，遅くとも午前２時の段階では，本件３樋門の樋門操作員に退避を指示すべき状況に至ったであろうということができる。そして，本件退避指示の際は実際の退避まで１５分程度要していることからすれば，事業所長が午前２時に退避指示を出した場合，午前２時１５分ころ，樋門操作員が樋門から離れて退避したであろうと推認することができる。したがって，事業所長が本件退避指示を出さなければ，午前１時５０分に逆流が発生した富川Ｄ樋門では，逆流発生後ほどなくして，樋門操作員により樋門が閉扉されたであろうと考えられる。
イコンカン川樋門及び栄町樋門の逆流について
富川Ｄ樋門と異なり，コンカン川樋門と栄町樋門では，１０日午前２時の時点では未だ逆流は発生していなかったと認められることは前記のとおりであるから，以下，事業所長が，午前２時に退避を指示するに当たり，樋門の閉扉を指示すべきであったか否かについて検討する。


まず，事業所長に逆流発生の予見可能性があったかをみると，事業所長は，午前２時までに，富川観測所での流量が午前２時以降は急速に増加し，最高水位が７．３２メートルに達すると予測する午前１時水位予測を入手し，本件３支川の流域面積の雨量が午前０時以降少量にとどまっていた事実を認識していたはずであるところ，これらのことから合理的に導かれる推論として，事業所長は，さほど時間を置かずに外水位が大幅に上昇する一方，本件３樋門の流域の降雨量は限られていて，内水位が大きく上昇しないため，逆流が発生することを予想できたと考えられる。この点，事業所長が午前１時２０分に入手した同日午前１時時点の流域雨量予測（甲３の１２頁）では，同日午前１時から午前４時までの１時間雨量は，それぞれ２０ミリメートル，２０ミリメートル，１６ミリメートルとなっていたが（この予測を前提とした試算によると，栄町樋門と富川Ｄ樋門では逆流が発生しない結果になっている（乙４２の５６頁）。），実際には，午前２時の段階では，沙流川流域の多くの観測所で１時間雨量が１ミリメートル以下と少量になっており，上記雨量予測と実際の雨量は異なっていたから，ポンプ排水が継続的に行われていたコンカン川樋門と栄町樋門で内水の急激な水位上昇があるとは予想しなかったはずである。逆に，外水位に関しては，ただし書き操作による急激な水量の増加により確実に水位が上がることが分かっていたのであるから，遅くとも午前２時の時点で，さほど時間を置かずに逆流が発生することを予想できたというべきである。そして，逆流を防止するために樋門を閉扉したとしても，それまでに発生していた内水氾濫が更に増大するようなこともなかったといえる。
しかも，午前１時水位予測のグラフ（甲３の１４頁）を見る限りは，一旦逆流が発生すると，相当の長時間にわたって逆流状態が続くであろうことや，逆流による浸水被害が非常に大きなものになるであろうことも，容易に予想できたものと推認される。
したがって，事業所長が本件退避指示を出していなければ，午前２時には，樋門操作員に対してコンカン川樋門及び栄町樋門を閉扉して退避するように指示すべき状況に至ったであろうということができ，しかも，そのような指示を出すことは容易で，そうすることによって，これらの樋門からの外水の逆流も回避されたものと認められる。
(2)以上のとおりであって，事業所長が本件退避指示を出さなかったならば，樋門操作員をして本件３樋門を閉扉させることになって（当時樋門操作員が樋門を閉扉するのに困難をきたすような状況にあったとはうかがわれない。），本件３樋門からの外水の逆流を防ぐことができたといえるから，事業所長の本件退避指示と外水の逆流による浸水被害との間には相当因果関係があるというべきである。５争点⑤（逆流によるヘドロの被害があったか否か）について(1)証拠（甲９３，乙７７）によれば，本件退避指示後に発生した外水の逆流により，本件３樋門の内水域には，ＳＳ（浮遊物質）濃度が平時より上昇した状態の外水が流入したこと，本件水害時に沙流川橋で観測された外水のＳＳ濃度は，平成１３年洪水時の１．５倍程度であるところ，本件水害時には，二風谷ダム放流地点と比較して下流でより高いＳＳ濃度が観測されていることが認められる。したがって，沙流川下流域において高いＳＳ濃度が観測された主要な原因は，二風谷ダムの湖底堆積物ではなく，ダム下流での激しい洪水流による河床や河岸の侵食によるものであると推認することができる。
(2)一方，証拠（甲１７）によれば，自然河川ではヘドロ（汚泥）が生成されることはないが，ダム湖などの湛水域では落葉や木の枝といった粗粒有機物が沈殿・堆積し，貧酸素状態でヘドロ（汚泥）となり，洪水時のダムの放流でこれが移動し，その一部が下流に流れ出ること，湖底堆積物のような湖底由来のＳＳ物質は，細粒の腐敗した有機物を豊富に含み，臭気（悪臭）が特徴であることが認められる。したがって，上記のとおり沙流川下流域において高いＳＳ濃度が観測された主要な原因が河床や河岸の侵食に由来するとはいえ，一部には二風谷ダムの湖底堆積物の汚泥化した物質も含まれていたと推認することができる。(3)以上の点を踏まえ，前記認定の事実経過をも考え合わせると，本件洪水による富川北地区の約５５ヘクタールの浸水は，外水の逆流が原因となっているものの，この逆流のみによって生じたのではなく，先に内水氾濫が発生し，その後，多量のＳＳ物質を含む外水が開扉された樋門から逆流したことにより内水位が上昇して洪水が発生したことによるものであって，いわば内水氾濫と外水の逆流による洪水とが複合して生じたものといえる。
６争点⑥（被控訴人らが被った損害の内容及び額）について
(1)損害認定の手法
ア前記認定のとおり，本件洪水による富川北地区の約５５ヘクタールの浸水は，内水氾濫と外水の逆流による洪水とが複合して発生したものであるから，事業所長の本件退避指示と相当因果関係のある損害は，樋門を閉扉していた場合の内水氾濫のみによる浸水被害と比較して増加した部分，すなわち，外水の逆流により増加した洪水量及び汚泥量によって拡大した損害に限られることになる。イそこで，検討するに，まず，逆流により増加した汚泥量についてみると，本件洪水時の外水のＳＳ濃度は，他の洪水時の１．５倍程度に達していたものの，本件水害により堆積した泥の組成や由来について特定するに足りる証拠は見当たらない。
また，本件洪水時の外水のＳＳ濃度が通常の洪水時に比べても高いものであったこと，本件３支川が小規模河川であり，本件洪水時に，河床や河岸を削り取って多量のＳＳ物質を内水にもたらすほど激しい流れを発生させたとは考え難いことからすれば，外水のＳＳ濃度は内水のＳＳ濃度よりも相当程度高かったとはいえても，これを具体的な数値で認定するに足りる証拠は見当たらない。この点，被控訴人らは，支川では土砂の侵食はほとんど考えられないとして，内水由来の泥の堆積はないかの如く主張し，その根拠として本件水害の調査論文（乙７７）を挙げている。


しかしながら，上記調査論文（乙７７）は，平成１３年洪水と比べて支川からの流入による本川の流量増加の影響が相対的に小さいことを理由に，本川のＳＳ負荷量の原因として支川等からの土砂流入の影響は小さいと判断しているものの，富川北地区における浸水のように内水と外水が混じって浸水した場合について，浸水域でのＳＳ濃度のほとんどが外水由来になると判断しているわけではなく，同調査論文を根拠にして本件水害時に内水域に堆積した泥のすべてが外水に由来するものと認めることはできない。沙流川流域において内水氾濫のみが発生した平成１８年の洪水でも屋内外に泥が堆積する被害は発生している（乙７５）から，本件水害時にも，仮に樋門が閉扉されていたとしても，ある程度は泥の堆積による被害が生じたであろうことは否定し難いというべきである。
ウ次に，汚泥の臭気についてみると，逆流した外水には，一定の限度で本件３支川（自然河川）には含まれていないダムの湖底堆積物由来のＳＳ物質（細粒の腐敗した有機物を豊富に含み臭気を有する物質）が含まれていたと推認され，本件水害時に内水域に堆積した汚泥による被害も，適切に樋門が閉扉されていた場合と比較すると，腐敗有機物の臭気が入り混じるという点で，その臭気には質的な違いがあったと認められるところ，実際に，被控訴人らは，本件洪水により室内等に堆積した泥は，内水氾濫による泥よりもひどい臭いであったと供述している（原審における原告Ａ４本人，同Ａ６本人）。
しかしながら，ダムのない河川の氾濫の場合であっても，被災地域では下水を含む生活排水が溢れたことによる特有の不快臭が感じられることは経験的に知られており（公知の事実），洪水は，たとえ内水氾濫であっても不快臭を残すものである以上，樋門閉扉の有無により，臭気が質的に異なるということはできても，両者の臭気の不快感の程度や質の差異を具体的に認定し，これを損害として評価することは困難といわなければならない。
エ被控訴人らは，このほかに，外水由来の汚泥は容易にぬぐい去ることができないため，清掃費がかさみ，什器備品等もことごとく廃棄を余儀なくされたと主張する。
しかしながら，内水氾濫で床上浸水が生じた場合であっても，清掃の実施や什器備品の廃棄は避けられないところであって，ダムの湖底堆積物由来のＳＳ物質には細粒の有機物が豊富に含まれるという点で泥の質に違いがあるとしても，このことにより被控訴人らの財産上の損害にどの程度の差が生じたのかを具体的に認定することは困難である。
オこれらの点を踏まえると，外水の逆流で増加した洪水量及び汚泥量によって拡大した損害は，財産的損害に関しては，民事訴訟法２４８条の趣旨も勘案して，洪水による浸水によって被控訴人らが失った財産又は支出を余儀なくされた費用に，それらが外水に由来するとみられる一定割合を乗じて算定するとともに，精神的損害に関しては，慰謝料として損害額を検討するのが相当である（これに対し，もっぱら逆流した外水に起因すると認められる財産的損害については，このような手法によらずに，一般の損害賠償請求における財産的損害と同様に算定すべきものである。）。
カそこで，上記一定割合の数値を検討するに，以上の点を考慮し，この数値は，浸水した内水量（深さ）と外水量（深さ）を比較して，前者を１，後者を２とする加重平均値とするのが相当である。
そして，証拠（乙６８）によれば，被控訴人らの住宅等の基底部（基底部は，被控訴人Ａ１，同Ａ２，同Ａ５及び同Ａ８の住宅が土台天端であり，それ以外が地盤面である。）の高さはそれぞれ下表の「基底部高」欄に記載のとおりであることが認められ，閉扉状態での堤内最高水位及び開扉状態での堤内最高水位の再現計算値はそれぞれ第３の２(4)（原判決書「事実及び理由」欄の第４の１５）のとおり（下表「閉扉水位」欄及び「開扉水位」欄のとおり）であるから，被控訴人らの住宅等に浸水をもたらした内水の量と外水の量を高さで比較すると，下表のとおりとなる。
基底部高
＝A(㎝)
閉扉水位
＝B(㎝)
開扉水位
＝C(㎝)
内水の量
＝B-A(㎝)
外水の量
＝C-B(㎝)
被控訴人Ａ１の住宅730    792834    62    42被控訴人Ａ１の厩舎720    792834    72    42被控訴人Ａ２の住宅701    792834    91    42被控訴人Ａ４の住宅570    651825    81    174被控訴人Ａ５の住宅767    792834    25    42被控訴人Ａ５の倉庫706    792834    86    42被控訴人Ａ６の住宅590    651825    61    174被控訴人Ａ７のハウス760    792834    32    42被控訴人Ａ８の住宅668    792834    124    42被控訴人会社の倉庫570    651825    81   174そうすると，被控訴人らそれぞれについて，内水の量を１，外水の量を２とする加重平均値は下表のとおりとなり，浸水によって被控訴人らが失った財産の額又は支出を余儀なくされた費用にその加重平均値（以下，下表の加重平均値を「外水比率」という。）を乗じた額をもって，増加した洪水量及び汚泥量によって拡大した損害の額と認めるのが相当である。
浸水量
内水の量
＝D(㎝)
外水の量
＝E(㎝)
加重平均値
＝E+E/E+E+D


平成２３年９月１５日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２２年（行ケ）第１０２６５号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２３年８月２５日
判        決
原              告      コーマ   株式会   社
同訴訟代理人弁護士      小南明   也
同          弁理士      長谷部     善太郎
児玉喜   博
佐藤荘   助
山田泰   之
被              告      武田レツグウエアー株式会社
同訴訟代理人弁護士      麻生利   勝
中根敏   勝
同          弁理士      田代攻   治同訴訟復代理人弁護士    土   肥   健太郎
主        文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が無効２００８－８００２５４号事件について平成２２年７月７日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，原告が，下記１のとおりの手続において，被告の下記２の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について，特許庁が下記１(3)のとおりの本件訂正を認めた上，同請求は成り立たないとした別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は下記３のとおり）には，下記４の取消事由があると主張して，その取消しを求める事案である。
１本件訴訟に至る手続の経緯
(1)被告は，平成１０年４月３０日，名称を「くつ下及びその製造方法」とする発明について特許出願（特願平１０－１２０７５６号。国内優先権主張日：平成９年５月６日。以下「本件原出願」という。）をし，平成１０年１１月１１日，発明の名称を「くつ下」とする分割出願（特願平１０－３２０８７４。以下「本件出願」という。）をして，平成１４年６月７日に設定登録（特許第３３１６１８９号）を受けた（以下「本件特許」という。）。なお，国内優先権主張に係る特許出願の明細書（甲４の１）を「優先権当初明細書」といい，本件原出願に係る明細書（甲５の１）を「原出願当初明細書」という。また，同出願に係る特許請求の範囲の請求項１ないし１３を，順に，「原出願発明１」ないし「原出願発明１３」といい，併せて，「原出願発明」という。
(2)原告は，平成２０年１１月１４日，本件特許につき特許無効審判を請求し，特許庁に無効２００８－８００２５４号事件として係属した。被告は，平成２１年１月３０日付けで訂正請求をし，特許庁は，同年９月２８日，訂正を認めた上，「特許第３３１６１８９号の請求項１～５に係る発明について特許を無効とする。」との審決をした。
被告は，これを不服として知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求める訴え（平成２１年（行ケ）第１０３５６号）を提起したところ，同裁判所は，平成２２年１月２９日，同審決を取り消す旨の決定をし，同決定は確定した。(3)上記取消決定確定後の無効審判請求事件（無効２００８－８００２５４号事件）において，被告は，平成２２年２月２２日付けで訂正請求（以下「本件訂正」という。）をしたところ，特許庁は，同年７月７日，本件訂正を認めた上，「本件審判の請求は，成り立たない。」との本件審決をし，同月１５日，その謄本が原告に送達された。
２本件訂正前後の特許請求の範囲の記載
本件訂正請求前及び同請求後の特許請求の範囲の記載は，別紙「本件訂正前発明」及び同「本件訂正後発明」のとおりである。なお，文中の「／」は，原文の改行箇所を，アンダーラインは，本件訂正の訂正箇所をそれぞれ示す。以下，本件訂正前の請求項１ないし５に記載の発明を，順に，「本件発明１」ないし「本件発明５」といい，併せて，「本件発明」という。また，本件訂正後の請求項１ないし５に記載の発明を，順に，「本件訂正発明１」ないし「本件訂正発明５」といい，併せて，「本件訂正発明」という。さらに，本件発明に係る明細書（甲３の７）を「本件明細書」といい，本件訂正発明に係る明細書（甲５１）を「本件訂正明細書」という。
３本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は，要するに，①本件訂正は，特許請求の範囲の減縮又は明瞭でない記載の釈明を目的とした訂正に該当し，訂正前の明細書等に記載した事項の範囲内のものであり，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではなく，これを認めることができる，②本件訂正発明には，記載要件違反（平成１４年法律第２４号による改正前の特許法（以下「法」という。）３６条４項，特許法３６条６項１号，同項２号）は存在しない，③本件出願は，特許法４４条２項の適用により，平成１０年４月３０日に出願したものとみなされ，あるいは，同法４１条２項の適用により，平成９年５月６日に出願したものとみなされるところ，本件訂正発明は，下記アの引用例１記載の発明（以下「引用発明」という。），下記イ及びウの引用例２又は３記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものということはできないとして，本件訂正発明は無効とされるべきものではない，というものである。
ア引用例１：実願昭５７－１６０７８７号（実開昭５９－６４９０４号）のマ
イクロフイルム（甲８）
イ引用例２：特公昭４８－１３６２４号公報（甲２７）ウ引用例３：日本靴下協会「靴下工学」（甲２８。昭和５４年１０月２０日発行）
(2)なお，本件審決が認定した引用発明並びに本件訂正発明１と引用発明との相違点及び本件訂正発明４と引用発明との相違点は，次のとおりである。ア引用発明：拇指袋と，それに隣接する３指の小指袋と，以上の４本の指袋に続く４本胴と，小指袋に隣接する最外側の小指袋と，これらに続く胴部分とを，一体に編成してある指袋付靴下であって，上記拇指袋から小指袋までの編地中，小指袋の，少なくとも爪先が当たる部分を除いた，残りの部分の全部又は大部分を，胴部分の編地中足巾の最も広い部分に当たる部分の編糸よりも細い編糸にて編成すると共に，少なくとも，拇指袋の爪先が当たる部分を，前記編糸よりも太い編糸にて
編成してあること，を特徴としてなる指袋付靴下


イ本件訂正発明１と引用発明との相違点：本件訂正発明１は，「爪先部の小指側よりも親指側の厚みを増加する厚み増加用編立部分が，前記爪先部の先端部でかつ親指側に偏って編み込まれ，かつ前記厚み増加用編立部分の親指側の面積が拡大するように，前記厚み増加用編立部分を爪先部の親指側の側面から前記爪先部の先端を上に向けて見たとき，厚み増加用編立部分の端縁がＶ字状に形成されている」点ウ本件訂正発明４と引用発明との相違点：本件訂正発明４は，「親指部の厚みを増加する厚み増加用編立部分が編み込まれていると共に，くつ下の他の指部にも，他の指部の厚みを増加する厚み増加用編立部分が，他の指部の先端部でかつ分割部側に偏って編み込まれ，前記爪先部の親指部の両側面の各々から前記爪先部の先端を上に向けて見た，前記親指部の厚み増加用編立部分の端縁がＶ字状に形成されていると共に，前記他の指部の分割部側の側面から前記爪先部の先端を上に向けて見た，前記分割部側の厚み増加用編立部分の端縁がＶ字状に形成されている」点
４取消事由
(1)本件訂正に係る判断の誤り（取消事由１）
(2)本件訂正発明の記載要件に係る判断の誤り
ア特許法３６号６項２号に係る判断の誤り（取消事由２）
イ法３６条４項に係る判断の誤り（取消事由３）
(3)本件訂正発明の進歩性に係る判断の誤り
ア本件出願の分割要件に係る判断の誤り（取消事由４）
イ国内優先権に係る判断の誤り（取消事由５）
ウ容易想到性に係る判断の誤り（取消事由６）
第３当事者の主張
１取消事由１（本件訂正に係る判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)訂正要件に関する判断の誤り
ア本件訂正は，訂正前の請求項１及び請求項４の「くつ下編機によって筒編して得たくつ下」を「丸編機によって筒編して得たくつ下」とする訂正（以下「本件訂正１」という。）をし，訂正前の請求項１の「前記厚み増加用編立部分の親指側の面積が拡大するように，前記厚み増加用編立部分を爪先部の親指側の側面から見たとき，厚み増加用編立部分の端縁が実質的にＶ字状に形成されている」，請求項３の「厚み増加用編立部分の親指側の面積が拡大するように，前記増加用編立部分を爪先部の親指側の側面から見たとき，厚み増加用編立部分の端縁が実質的にＶ字状に形成されている」，請求項４の「前記爪先部の親指部の両側面の各々から見た，前記親指部の厚み増加用編立部分の端縁がＶ字状に形成さている」及び同項の「前記他の指部の分割部側の側面から見た，前記分割部側の厚み増加用編立部分の端縁がＶ字状に形成されている」の各「見た」の前に，それぞれ「前記爪先部の先端を上に向けて」を加える訂正（以下「本件訂正２」という。）をしたものである。イ本件審決は，本件訂正発明の厚み増加用編立部分の端縁が実質的にＶ字状に形成されていること自体に格別の技術的意義があるということはできないものの，その端縁が実質的にＶ字状に形成されて，はじめて，厚み増加用編立部分が形作られているのであるから，厚み増加用編立部分については技術的意義を持つことがうかがえる以上，端縁が実質的にＶ字状に形成されていることも，技術的意義を持つような厚み増加用編立部分を形成し得ているという技術的意義を有するとした上で，本件訂正前の請求項１の「厚み増加用編立部分の親指側の面積が拡大するように，前記厚み増加用編立部分を爪先部の親指側の側面から見たとき，厚み増加用編立部分の端縁が実質的にＶ字状に形成されている」と記載された事項も，同様の技術的意義を内包していたということができる旨説示している。ウしかしながら，本件訂正前の特許請求の範囲及び本件明細書の記載（【０００５】～【０００７】【０００９】【００１０】【００３１】）からすると，本件発明の要旨は，くつ下編機によって筒編して得たくつ下が，その爪先部における最先端位置が親指側に偏って位置する非対称形であること，該くつ下の爪先部の形状が，親指が他の指よりも太い人の足の形状に近似するように，前記爪先部の小指側よりも親指側の厚みを増加する厚み増加用編立部分が，前記爪先部の先端部でかつ親指側に偏って編み込まれていること，かつ前記厚み増加用編立部分の親指側の面積が拡大するように，前記厚み増加用編立部分を爪先部の親指側の側面から見たとき，厚み増加用編立部分の端縁が実質的にＶ字状に形成されていることを特徴とするくつ下であり，厚み増加用編立部分が本件発明の本質的部分であって，厚み増加用編立部分の端縁が実質的にＶ字状に形成されていることに技術的意義はなかったものである。また，そもそも，「Ｖ字」の意義が不明であるし，くつ下のゴアラインとは，かかとや爪先の成形のための線であり，針上げピッカー，針下げによって目減らし，目増やしした境目のラインのことであるから，丸編機でくつ下を製造した場合には，このラインは，かかとや爪先に必ず現れるのであり，複数のゴアラインが特定の形状を呈したとしても，当該くつ下において，どのような編み方をしたかを結果として明らかにする痕跡にすぎないのであり，厚み増加用編立部分の端縁がＶ字状に形成されることは，技術的思想でも何でもない。しかるに，本件審決は，本件訂正により，編機と「Ｖ字」の観察方向を限定したことで，これまで格別な技術的意義があるとはいえなかった「Ｖ字」自体に，技術的意義を見いだすことができるとしているのであるから，本件訂正によって新たな技術的事項が導入されたものにほかならない。
エしたがって，本件訂正は，実質上特許請求の範囲を変更するものであり，特許法１３４条の２第３項で準用する１２６条４項に違反する。
(2)本件訂正に係る審理不尽，理由不備


ア原告は，本件審判手続において，本件訂正について，弁駁書(3)（甲５２）により，厚み増加用編立部分の端縁の形状がＶ字状であること自体に技術的意義はないこと，Ｖ字状自体が極めて曖昧模糊としていること，「上に向ける」の「上」とは何を意味するのか，逆Ｖ字は含まれないのか，「上に向ける」ことで何の意味があるのかなどが不明であることを主張し，さらに，「上に向けて」見るというのは観察者の積極的行為を必要とするから，それ自体に何らかの意味を生ずる可能性があるのであって，かかる限定を加えることにより，本件明細書に記載されない別の技術的思想を加えようとするものであるなどと主張して，本件訂正は実質上特許請求の範囲を変更するものであることを明らかにした。しかるに，本件審決は，「原告の主張では，どのような意味で，技術的意義が変わり，そのことが，何故に，実質上特許請求の範囲を変更することになるかについては，判然としない。」などと説示し，原告の主張を理解しようとする素振りが全くなく，原告が指摘した点について判断していない。
イしたがって，本件審決には，本件訂正についての審理不尽，理由不備の違法がある。
〔被告の主張〕
(1)訂正要件に係る判断の誤りについて
ア本件訂正１について
くつ下編機は，横編機等を含む広い概念であり，これを丸編機に限定する訂正は，単に技術的範囲を減縮するものであって，実質上特許請求の範囲を変更するものではない。
イ本件訂正２について
原告は，厚み増加用編立部分の端縁がＶ字状に形成されていることには技術的意義が認められないにもかかわらず，観察方向位置を付加することで何らかの技術的意義を付加することは，実質上特許請求の範囲を変更するものであると主張する。しかしながら，本件審決は，厚み増加用編立部分の端縁がＶ字状に形成されていることは，技術的意義を有していると明示しているのであり，その技術的意義が認められないことを前提とした原告の主張は認める余地のないものである。被告は，爪先部の先端を上に向けて見たときとの構成要件を追加し，技術的限定を加えて技術範囲を減縮する訂正をしただけであり，新たな技術的意義を加えたものではない。
ウしたがって，訂正要件に係る本件審決の判断に誤りはない。(2)本件訂正に係る審理不尽，理由不備について争う。
２取消事由２（特許法３６条６項２号に係る判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)本件訂正発明の請求項１及び請求項４には，いずれも「人の足の形状に近似する」との記載があり，また，本件訂正明細書の発明の詳細な説明には，「人の足の形状に可及的に近似」との記載があるが（【０００６】），「近似」の程度については全く記載がない。
(2)本件審決は，上記「近似」について，くつ下の爪先部の形状が一般的な人の足，すなわち，親指が他の指よりも太い人の足の形状に似せた形状であることを表現しているものと認められるとした上で，この似せた形状であることを「人の足の形状に近似する」と表現した記載自体が，明確さに欠けるとまではいうことはできない旨説示している。
しかし，一般的なくつ下においても，人のつま先が収容可能な程度にくつ下の爪先部分が形成されているのであり，また，足の形状に類似させた非対称形のくつ下自体は公知のものである。したがって，本件訂正明細書における「近似」の記載では，本件訂正発明に係るくつ下が，どの程度の（可及的）近似をもって，従来公知のくつ下と区別されるのかが全く明らかになっていない。(3)したがって，本件訂正発明の請求項１及び請求項４の記載は，不明確であり，特許法３６条６項２号に違反する。
〔被告の主張〕
(1)原告は，「人の足の形状に近似する」との記載について，「近似」の程度が発明の詳細な説明に記載されていないから不明確であると主張としている。しかしながら，ここでいう「近似」は，その程度の問題ではなく，「人の足の形状に倣った」（本件訂正明細書【００１１】）程度の意味であるから，通常の知識を有する者であれば容易に理解されるものである。
(2)したがって，「人の足の形状に近似する」と表現した記載自体が明確さに欠けるとまではいうことはできないと判断した本件審決に何ら誤りはない。３取消事由３（法３６条４項に係る判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)原告は，本件審決手続において，本件訂正発明の無効理由として，特許法３６条４項違反を主張していたところ，本件審決は，原告の同主張の理由について，①，②のとおり，簡略化して整理した上で，本件訂正明細書の記載を引用して，本件訂正発明を実施できる旨の判断をした。
①本件訂正発明１は，「丸編機によって筒編して得たくつ下が，その爪先部における最先端位置が親指側に偏って位置する非対称形であって」と記載された事項を有するが，当該事項に関し，同発明を実施することができない。②図１の記載にあるように，「厚み増加用編立部分」を甲側と足裏側とで相似となるように実施することはできない。
(2)本件審判手続において，原告は，本件訂正発明を実施できない理由として，爪先部の最先端位置の形成手段が開示されていないこと，本件訂正明細書（【００１５】）の「増加」「減少」の記載に基づいたとしても，甲側と足裏側で非相似となるくつ下を編成し得ることなどを詳細に主張していた。また，被告は，答弁書（甲３４）において，爪先部の最先端位置の形成手段について，本件発明の図面（図１，図２）は爪先部に仮想的に足もしくは足の模型等を挿入した状態を示している，最先端位置Ｇは一般的な靴下を示す図４と同様，仮想的に足等を挿入した状態での爪先側の先端位置を指しているなどとした上で，実際の靴下は伸縮性を持ち，製品の状態では型板が挿入され，厚さ方向にプレスされるから，プレスにより点Ｖ（Ｇ）がＬ’Ｌを結ぶ直線より前方に位置するとか，本件発明の製編が完了した靴下を製品として梱包する以前に，靴下の内部に型板を挿入して加圧（プレス）の仕上げ工程を経ることは当業者には常識であり，製編が完了した時点で発明品としての靴下は一旦，完成するため，完成後の作業内容まで出願明細書中で触れる必要性はないなどと主張していた。
しかるに，本件審決は，爪先部の最先端位置の形成手段について，当事者双方の主張を全く無視し，本件訂正明細書の記載を引用して，得られたくつ下はその爪先部における最先端位置が親指側に偏って位置する非対称形のものであると認定したものである。
(3)以上のとおり，本件審決には，当事者の主張を無視して独自の判断をした誤りがある。
〔被告の主張〕
本件訂正明細書の記載に実施可能要件が認められるとした本件審決の判断に誤りはない。


４取消事由４（本件出願の分割要件に係る判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)原出願が２以上の発明を包含するものであるとの判断の誤りア本件審決は，原出願発明３は「厚み増加用編立部分を爪先部の親指側の側面から見たとき，厚み増加用編立部分の端縁がＶ字状である」と記載された事項を有するものと認められ，また，原出願当初明細書（【００１３】【００１８】）は，当該事項を詳しく説明するものであり，ここには，厚み増加用編立部分の親指側の面積が拡大するように，厚み増加用編立部分を爪先部の親指側の側面から爪先部の先端を上に向けて見たとき，厚み増加用編立部分の端縁がＶ字状に形成されていることが記載されていることが認められると説示している。イしかしながら，原出願当初明細書の上記部分にＶ字という記載があるとしても，厚み増加用編立部分の親指側の面積を拡大する目的で，厚み増加用編立部分の端縁を実質的にＶ字状に形成するなどといったＶ字の作用的説明は一切されていない。
また，原出願当初明細書には，「厚み増加用編立部分の親指側の面積を増大すべく，親指側の側面部を形成する厚み増加用編立部分の端縁を形成する連結線ＨＪ，ＨＭの挟角を大にするほど，連結線ＨＪ又は連結線ＩＫと，Ｈ位置とＩ位置とを結ぶ直線ＨＩとの各傾斜角αが小さくなり，爪先部の幅（最先端Ｇと直線ＨＩとの間隔）が狭くなる傾向にある。」と記載されているが（【００１９】），仮に，連結線ＨＪとＨＭでＶ字が形成されていることを認めるとしても，それ自体はＶ字が記載されているというだけのことであり，上記記載は，厚み増加用編立部分の親指側の面積を増大させるために，そのＶ字を形成する連結線ＨＪとＨＭの挟角を大きくすればするほど，爪先部の幅が狭くなる傾向にあるということを意味するにすぎない。すなわち，原出願当初明細書の上記記載は，厚み増加用編立部分の親指側の面積が拡大する目的で，厚み増加用編立部分の端縁を実質的にＶ字状に形成することを意味するものではないのである。
したがって，厚み増加用編立部分の端縁がＶ字状を形成するとしても，それは，特定の手順（編み方）をした場合の痕跡がＶ字であったというだけのことであるから，「端縁を実質的にＶ字状とすることによって，くつ下編機によって厚み増加用編立部分を容易に形成できる」という原出願当初明細書（【０００７】）の表現は極めて不適切であり，特定の手順によって厚み増加用編立部分を編み込んだ場合には，出来上がったくつ下の当該部分の周辺に近い部分に「Ｖ字状の痕跡が見られた」という表現が適切である。
ウ以上によれば，本件訂正発明は，原出願発明には含まれない事項を作用的表現をもって上位概念化した発明であるので，特許法４４条１項に規定する特許出願の分割の実質的要件（原出願が２以上の発明を包含するものであること）に欠けるものである。
しかるに，本件審決は，特許法４４条１項の解釈適用を誤り，その結果，本件訂正発明の出願日の認定を誤ったため，登録実用新案第３０４４５９８号公報（甲１。平成９年１２月２２日発行）記載の発明（以下「甲１発明」という。）を考慮せずに本件訂正発明の新規性，進歩性を判断したものであるから，取り消されるべきである。
(2)原出願発明と本件訂正発明との同一性に係る判断の誤りア本件審決は，本件訂正発明１と原出願発明１とを対比すると，前者がくつ下という物の発明であるのに対し，後者はくつ下の製造方法という物を生産する方法の発明であって，そもそも発明の対象を異にしているし，本件訂正発明１は，「厚み増加用編立部分の親指側の面積が拡大するように，前記厚み増加用編立部分を爪先部の親指側の側面から前記爪先部の先端を上に向けて見たとき，厚み増加用編立部分の端縁がＶ字状に形成されている」と記載された事項を有するのに対し，原出願発明１は，厚み増加用編立部分の端縁に係る事項を発明特定事項としておらず，この点で相違していると認められるから，本件訂正発明１は，原出願発明１と同一であるとも，実質的に同一であるともいうことはできない旨説示している。イしかしながら，本件審決は，厚み増加用編立部分の端縁がＶ字状であること自体には格別の技術的意義はなく，丸編機による特定の手順（製法）によって編み込まれた場合に付随的に生じたものであることを認めた上で，その端縁が実質的にＶ字状に形成されて，はじめて，厚み増加用編立部分が形作られているのであるから，端縁がＶ字状であることには，厚み増加用編立部分を形成し得ているという技術的意義を有しているということができると判断しているのであり，本件審決は，本件訂正発明１は形式的には物の発明であるが，実質的には特定の製法に基づく発明（その物自体は公知であるから，仮に，本件訂正発明１に特許性が認められるとしても，結局は，その製法自体に着目した発明である。）であるとの理解をしていると判断せざるを得ない。
ウまた，本件訂正発明１と原出願発明１を分説すると，次のとおりである。
(ア)本件訂正発明１について
ａ丸編機によって筒編して得たくつ下が，その爪先部における最先端位置が親
指側に偏って位置する非対称形であって
ｂ該くつ下の爪先部の形状が，親指が他の指よりも太い人の足の形状に近似するように，前記爪先部の小指側よりも親指側の厚みを増加する厚み増加用編立部分が，前記爪先部の先端部でかつ親指側に偏って編み込まれｃかつ前記厚み増加用編立部分の親指側の面積が拡大するように，前記厚み増加用編立部分を爪先部の親指側の側面から前記爪先部の先端を上に向けて見たとき，厚み増加用編立部分の端縁がＶ字状に形成されていることを特徴とするくつ下
(イ)原出願発明１について
ａ′くつ下編機によって筒編してくつ下を製編する際に，該くつ下の爪先部を筒
編して製編するとき
ｂ′前記爪先部の厚みを増加する厚み増加用編立部分を爪先部の親指側に偏って
編み込むように
ｃ′前記くつ下編機の編み立て方向を前記親指側方向にシフトさせつつ製編する
ことを特徴とするくつ下の製造方法
(ウ)両発明を対比すると，


①ａとａ′は，丸編機によってくつ下を筒編する点及びくつ下の爪先部を筒編して製編する点で，同一である。
また，原出願発明１は，ｂ′「厚み増加用編立部分」を「親指側に偏って編み込む」のであるから，ａ「爪先部が非対称形」である点でも同一である。②爪先部の形状において，厚み増加用編立部分が，前記爪先部の親指側に偏って編み込まれている点で，ｂとｂ′は同一である。
③本件訂正発明１は，ｃにおいて，厚み増加用編立部分を爪先部の親指側の側面から前記爪先部の先端を上に向けて見たとき，その端縁がＶ字状に形成されているとの形状的要件が記載されているのに対して，原出願発明１では，ｃ′において，くつ下編機の編み立て方向を前記親指側方向にシフトさせつつ製編するとの製法的要件が記載されており，形式的記載は異なっている。
しかしながら，本件審決の理解によるならば，ｃは，丸編機による特定の製法によって厚み増加用編立部分を編み込んだ場合に付随的に生じるものであり，そのような厚み増加用編立部分を特定製法によって形成し得た結果という程度の技術的意義しかないということである。そして，本件訂正明細書（【００１３】～【００１５】）には，実施例の製造方法として，編み立て方向を親指側の方向にシフトさせることで図１に示すくつ下を得ることができる旨記載されている一方で，原出願に係る特許公報（甲５の６）の明細書においても，全く同様の記載（【００１４】【００１５】）がされた上で，図１に示すくつ下を得ることができる旨記載されている。また，両者の図１は全く同じ図面であるから，結局，本件訂正発明１のくつ下において，「厚み増加用編立部分を爪先部の親指側の側面から前記爪先部の先端を上に向けて見たとき，その端縁がＶ字状に形成されている」とは，原出願発明１における製法によって形成した結果を別の形式をもって表現したことに相違ない。厚み増加用編立部分の端縁がＶ字状に形成されていること自体は技術的思想ではなく，単に特定の製法によってくつ下を製編した際の痕跡に過ぎないから，両発明を技術的思想として対比する場合は，単なる形式面（発明の対称，特許請求の範囲の形式的記載）で判断するのではなく，実質的に判断すべきである。エ特許法４４条１項に規定する特許出願の分割に際しては，分割によって除外された後の原出願に基づく特許発明と，分割出願に基づく特許発明は同一であってはならず，両者は別異の発明でなければならない。また，仮に，形式的には異なる発明であっても，実質的に同一の発明である場合は，同一技術思想に対して二重に特許を取得することになるから，特許出願の分割は許されるべきではない（特許法３９条参照）。
これを本件についてみると，上記のとおり，原出願発明１と本件訂正発明１は，発明の形式及び特許請求の範囲の記載形式は異なっているものの，実質的には同一発明であるから，特許出願の分割は許されないというべきである。しかるに，本件審決は，特許法４４条１項の解釈適用を誤り，その結果，本件訂正発明の出願日の認定を誤ったため，甲１発明を考慮することなく，本件訂正発明の新規性，進歩性を判断したものであるから，取り消されるべきである。
〔被告の主張〕
(1)原出願が２以上の発明を包含するものであるとの判断の誤りについて本件出願が適法であるとした本件審決の判断に誤りはない。(2)原出願発明と本件訂正発明との同一性に係る判断の誤りについて本件審決の判断に誤りはなく，取り消されるべき理由はない。５取消事由５（国内優先権に係る判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)本件訂正明細書には，「針釜が正方向に回動した際の針数の減少数と，逆方向に回動した際の針数の減少数が実質的に同数である」（【００１４】），「「実質的に同数」とは，針釜が正方向に回動した際の針数の減少数又は増加数と，逆方向に回動した際の針数の減少数と増加数の間に，編み立てに関与する編針の針数の約１０％程度が相違してもよいことを意味する」（【００１６】）など，優先権当初明細書にはない「実質的」との記載が多数存在する。そして，本件訂正明細書の上記記載からすると，例えば，編針の針数を約１０％の範囲で任意に相違させて本件訂正明細書に記載された編み方によって作成したくつ下の厚み増加用編立部分の端縁の形状は厳密な意味でＶ字状でなくとも，本件訂正発明には含まれることになるが，これが優先権当初明細書においては記載されていなかった事項であることは明らかである。
特許請求の範囲の記載に変更がなくとも，実施例が追加される等の事情によって優先権主張に係る特許出願の明細書に記載された発明の範囲を超える場合には，超えた発明（後の出願に係る発明）については，特許法４１条２項に基づく出願日遡及の効果は認められないというべきであるところ，本件では，優先権当初明細書に記載された発明と比較して，本件訂正発明の請求項１及び請求項３の権利範囲が広がっていることは明らかであるから，出願日遡及の効果は認められないものである。(2)この点について，原告は，本件審判手続でも弁駁書(3)等で繰り返し主張していたが，本件審決は，「訂正請求書の提出前においては無かったもので，実質的には，審判請求書の要旨を変更する補正といえる」としてこれを採用しなかったものであり，本件審決に審理不尽の違法があることは明らかである。(3)また，上記のとおり，本件出願については，特許法４１条２項による国内優先主張日（平成９年５月６日）への遡及効は認められないから，本件出願の出願日は，実際の出願日である平成１０年１１月１１日とすべきところ，本件審決は，その認定を誤った結果，甲１発明を考慮せずに本件訂正発明の新規性，進歩性を判断したものであるから，取り消されるべきである。
〔被告の主張〕
(1)原告は，本件訂正明細書の「実質的に同数の」という記載は優先権当初明細書になかったから，本件出願の遡及効は認められないとして，誤った出願日に基づき本件訂正発明の新規性，進歩性を判断した本件審決は取り消されるべきであると主張している。


しかしながら，原告の主張は，「審判請求書の要旨を変更するものであり，特許法１３１条の２第１項に違反し，採用することができない。」とする本件審決の判断のとおりであり，審決を取り消す理由とはならない。(2)なお，原告が主張する本件訂正明細書の記載とは「実質的に同数の（針数）」のみであって，これは「実質的にＶ字状」とは異なる概念，定義付けである。本件訂正明細書に記載された定義も「実質的に同数とは」とあるように「実質的に同数」の意味を定義したものであって，「実質的に」そのものを定義したものではない。
(3)したがって，本件訂正明細書にある「実質的に同数」なる記載は「Ｖ字状」とは全く関連しないものであり，かかる記載が本件訂正明細書にあることは，「実質的にＶ字状」から「Ｖ字状」に訂正したことによる発明の技術的範囲には何らの影響を及ぼすものではない。
６取消事由６（容易想到性に係る判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)本件審決は，引用発明と本件訂正発明１との相違点として，本件訂正発明１は，「①爪先部の小指側よりも親指側の厚みを増加する厚み増加用編立部分が，②前記爪先部の先端部でかつ③親指側に偏って編み込まれ，かつ④前記厚み増加用編立部分の親指側の面積が拡大するように，⑤前記厚み増加用編立部分を爪先部の親指側の側面から前記爪先部の先端を上に向けて見たとき，厚み増加用編立部分の端縁がＶ字状に形成されている。」と認定している。
しかるに，引用発明には，厚み増加用編立部分との用語はないが，拇指袋は，被せる対象となる親指の形状に近似させたものであり，その厚みを増加させていることは明らかである。そして，厚み増加用編立部分は，くつ下を履いたときに，親指に対する圧迫感を緩和できるとの技術的意義を持つものであるから，履く足の形（特に親指の形）に類似したくつ下を形成すれば，親指に対する圧迫感を緩和できることは至極当然のことであり，あえて厚み増加用編立部分との特殊な用語を用いるまでもない。また，技術的意義はあってもそれ自体新規な技術でも何でもなく，単にくつ下における爪先部分を被せる対象となる足の形に類似した形状に形成したというだけのことである。
したがって，拇指袋は，実質的に厚み増加用編立部分と同じであり，上記①は引用発明との相違点にはならない。
そして，本件審決は，引用発明における拇指袋の先端位置が爪先部の最先端位置であること，親指側に偏って位置していること，他の指袋よりも幅広く図示され，爪先部の小指側よりも親指側の厚みが増加されるように編成されていることを認定しているから，上記②ないし④が相違点にならないことは当然である。したがって，引用発明と本件訂正発明１との相違点は形式的には上記⑤のみである。
(2)本件審決は，引用発明の構成について，太い編糸や細い編糸といった糸使いに特徴を有し，編地組織上の工夫に特徴は見られず，その端縁がＶ字状に形成されるような編地組織については到底思いつかないものであると説示する。しかし，本件訂正発明１は，物に関する発明であるから，その編成方法，すなわち手順（製法）は問題とならない。本件審決は，Ｖ字状自体には格別な技術的意義があるとはいえないとしつつ，特定の手順（製法）的要素を加味して理解した場合に，技術的意義が現出するという理解をしている。そうすると，本件審決は，本件訂正発明１についてその客観的意味からは何の技術的意義も明らかとならない用語（Ｖ字）に対して，特定の手順（製法）的要素を加味して理解した上で，その点に技術的意義を見いだし，進歩性判断を行っているのであるから，特許法７０条１項，特許法２９条２項の解釈適用を誤ったことは明らかである。(3)以上のとおり，本件審決は，本件訂正発明１の要旨認定を誤り，その結果，引用発明との対比判断を誤ったものである。
また，同様の理由により，本件訂正発明２ないし５の進歩性の判断についても誤ったものである。
よって，本件審決は，取り消されるべきである。
〔被告の主張〕
原告は，引用発明に対する本件訂正発明１の進歩性に関する本件審決の判断は誤りであると主張しているが，本件審決は，本件訂正発明１は「爪先部の小指側よりも親指側の厚みを増加する厚み増加用編立部分が，前記爪先部の先端部でかつ親指側に偏って編み込まれ，かつ前記厚み増加用編立部分の親指側の面積が増大するように，前記厚み増加用編立部分を爪先部の親指側から前記爪先部の先端を上に向けて見たとき，厚み増加用編立部分の端縁がＶ字状に形成されている」点で引用発明とは相違していると，両者の相違を明瞭に示している。本件審決の上記判断に誤りはない。
第４当裁判所の判断
１取消理由１（本件訂正に係る判断の誤り）について
(1)訂正要件に係る判断の誤りについて
ア本件訂正発明について
(ア)本件訂正明細書には，概略，次の記載がある（下線部は，本件訂正により付加された部分である。）。


ａ図１に示すくつ下の爪先部の親指側の側面（図１（ｂ）の矢印ＡＡの方向）から爪先部の先端を上に向けて見た厚み増加用編立部分の端縁ＨＪ，ＨＭをＶ字状とすることにより，後述するくつ下の製造方法によって容易に厚み増加用編立部分を形成できる（【００１２】）。図１に示すくつ下は，爪先部の厚みを増加する厚み増加用編立部分を親指側に偏って編み込むように，くつ下編機の編み立て方向を親指側の方向にシフトさせて製編することによって得ることができる。かかるくつ下編機として汎用されている丸編機によって，図１に示すくつ下を製編する例を説明する（【００１３】）。筒編部から編み立て，最終端となる開口部まで製編し逢着部とすると，爪先部を形成する部分の各端縁には，各部分の縁部を形成するループの一部が互いに絡み合わされて連結されて成る連結線ＨＪ，ＩＫ，ＫＬ，ＨＭが形成されるが，かかる連結線のうち連結線ＨＪ，ＨＭは，親指側の側面部を形成する厚み増加用編立部分の端縁であり，図１においては，爪先部の親指側の側面〔図１（ｂ）の矢印ＡＡの方向〕から爪先部の先端を上に向けて見たときＶ字状である（【００１４】～【００１６】）。図１に示すくつ下の爪先部において，先端位置Ｇを親指側に偏って位置させつつ，厚み増加用編立部分の親指側の面積を増大すべく，親指側の側面部を形成する厚み増加用編立部分の端縁を形成する連結線ＨＪ，ＨＭの挟角を大にするほど，連結線ＨＪ又は連結線ＩＫと，Ｈ位置とＩ位置とを結ぶ直線ＨＩとの各傾斜角αが小さくなり，爪先部の幅（最先端Ｇと直線ＨＩとの間隔）が狭くなる傾向にある（【００１７】）。
ｂ丸編機を用いて図２に示すくつ下を製編する例について説明する（【００１８】）。筒編部を編み立てた後，最終端となる開口部まで製編して逢着部とすると，爪先部を形成する部分の各端縁には，各部分の縁部を形成するループの一部が互いに絡み合わされて連結されて成る連結線ＮＰ，ＯＱ，ＮＴ，ＯＳ，ＳＵ，ＶＮ，ＷＮ，ＹＯが形成されるが，これらの連結線のうち，連結線ＮＴ，ＶＮは，親指側の側面部を形成する厚み増加用編立部分の端縁であって，親指側の側面（図２（ｂ）の矢印ＡＡ方向）から爪先部の先端を上に向けて見たとき略Ｖ字状である（【００１８】～【００２１】）。また，厚み増加用編立部分の端縁を形成する連結線ＮＴ，ＶＮは，変曲点Ｎ′Ｖ′によって外方に曲折されているため，図１に示す方法によって形成した厚み増加用編立部分（図２Ｂにおいて，一点鎖線で囲む部分）に比較して，厚み増加用編立部分の面積を親指側に偏って広く形成できる。このため，図２に示すくつ下を履いたとき，親指に対する圧迫感を更に一層軽減できる（【００２２】）。
ｃくつ下には，爪先部が親指部と他の指部とに分割されて成る足袋様のくつ下があるが，かかる足袋様のくつ下にも本発明を適用できる。図３（ｂ）は爪先部の先端側から見た図である（【００２３】）。親指部の両側面の各々〔図３（ｂ）に示す矢印ＢＢ，ＢＢの各方向〕から爪先部の先端を上に向けて見た厚み増加用編立部分の端縁をＶ字状とし，かつ，他の指部の分割部側の側面（図３（ｂ）に示す矢印ＣＣの方向）から爪先部の先端を上に向けて見た厚み増加用編立部分の端縁をＶ字状とすることによって，後述する丸編機を用いた製造方法によって足袋様くつ下を容易に製造できる（【００２４】）。丸編機を用いて図３に示すくつ下を製編する例について説明する（【００２５】）。筒状部を編み立てた後，最終端となる開口部まで製編し逢着部とすると，親指部及び他の指部を形成する部分の各端縁には，各端縁を形成するループの一部が互いに絡み合わされて連結されて成る連結線が形成され（【００２８】），かかる連結線のうち連結線Ａ５Ａ６，Ａ５Ａ８，Ａ４Ａ７，Ａ４Ａ９，Ｂ３Ｂ５   ，Ｂ３Ｂ７は，親指部及び他の指部の側面部を形成する厚み増加用編立部分の端縁であって，親指部の両側面の各々から爪先部の先端を上に向けて見たときＶ字状であり，かつ，他の指部の分割部側（図３（ｂ）の矢印ＣＣ方向）から爪先部の先端を上に向けて見たときＶ字状である（【００２９】）。(イ)以上の記載からすると，本件訂正発明において，「厚み増加用編立部分の親指側の面積が拡大するように，前記厚み増加用編立部分を爪先部の親指側の側面から前記爪先部の先端を上に向けて見たとき，厚み増加用編立部分の端縁がＶ字状に形成されていること」（以下「訂正Ｖ字要件」という。）は，丸編機によって筒編してくつ下を製造する場合に適した形状，構造を特定する要件であり，その技術的意義は，丸編機による筒編によって当該くつ下を製造する場合に，厚み増加用編立部分がより容易に形成できることや，爪先部の先端を上に向けて見たときの厚み増加用編立部分のＶ字の挟角を大にすることにより，厚み増加用編立部分の親指側の面積の拡大に寄与することにあるということができる。また，爪先部の先端を上に向けて見たときに厚み増加用編立部分の端縁がＶ字に形成されていることを示している図１ないし図３からすると，以上の技術的意義は，本件訂正の前後にかかわらず，爪先部の先端を上に向けて見たときに厚み増加用編立部分の端縁がＶ字になることを前提とするものであるということができる。


なお，上記(ア)ｂ記載の図２に係る実施例は，本件訂正発明３に対応するものであると認められるところ，本件訂正発明３は本件訂正発明１を引用しているから，本件訂正発明１は，上記ア(ア)記載の図１に係る実施例のほかに，図２に係る実施例も包含するものであり，本件訂正発明１のＶ字状についても，アルファベットのＶと同等の形状だけでなく，アルファベットのＶに類する形状である略Ｖ字状も含むものであるといわなければならない。
イ本件発明について
本件明細書において，厚み増加用編立部分の端縁がＶ字状であることに関する記載は，上記(1)アの下線部分を除き，本件訂正明細書の上記記載と同様のものであるから，本件発明の「厚み増加用編立部分の親指側の面積が拡大するように，前記厚み増加用編立部分を爪先部の親指側の側面から見たとき，厚み増加用編立部分の端縁が実質的にＶ字状に形成されている」という事項（以下「Ｖ字要件」という。）についても，技術的意義を有するものといわなければならない。ウ以上のとおり，本件発明のＶ字要件と本件訂正発明の訂正Ｖ字要件とは，それぞれ技術的意義を有するところ，その技術的意義に違いはないということができるから，本件訂正により，新たな技術的事項が導入されたものとまでは認められない。
エ原告の主張について
原告は，本件発明では，本来，厚み増加用編立部分の端縁をＶ字状に形成することに格別な技術的意義があるとはいえないにもかかわらず，特定の手順（製法）的要素を加味して理解した上で本件訂正を行った場合には技術的意義がでてくるというのであれば，訂正によって新たな技術的事項を導入したものにほかならないなどと主張しているが，上記のとおり，本件発明のＶ字要件には，くつ下編機による筒編によって当該くつ下を製造する場合に厚み増加用編立部分がより容易に形成できることや，爪先部の先端を上に向けて見たときの厚み増加用編立部分のＶ字の挟角を大にすることにより，厚み増加用編立部分の親指側の面積を増大させることができることの技術的意義が認められるのであるから，原告の主張はその前提において採用することができない。
オ以上によれば，本件訂正は，実質上特許請求の範囲を変更するものであるとは認められない。
(2)本件訂正に係る審理不尽，理由不備についてア原告は，本件審決は本件訂正が実質的に特許請求の範囲を変更するものであるとする原告の主張を理解せず，判断もしていないとして，本件審決には，審理不尽，理由不備の違法があると主張する。
イしかしながら，本件審決は，本件訂正が実質上特許請求の範囲を変更するという原告の主張について，本件発明１のＶ字要件の技術的意義について，本件明細書の記載に基づき認定した上で，当該認定に係る技術的意義が本件訂正により変更したものであるかを検討し，その技術的意義に変更はないとの判断を示しているのであるから，この点に関し，本件審決に審理不尽又は理由不備の違法があるとは認められない。
(3)小括
以上によれば，取消事由１には，理由がない。
２取消理由２（特許法３６条６項２号に係る判断の誤り）について(1)原告は，本件訂正発明の請求項１及び請求項４の「人の足の形状に近似する」との記載は，不明確であり，特許法３６条６項２号に違反する旨主張する。(2)しかしながら，「一般的に，人の足は親指が他の指よりも太く且つ足の最先端の位置は親指側に位置する非対称形であること」（本件訂正明細書【０００６】）は周知であり，本件訂正発明の爪先部の形状が，こうした一般的な人の足の形状に似ていることや，一般的な人の足の形状に倣った形状であることは，当業者であれば十分に理解できるものであって，その近似の程度が具体的かつ詳細に示されていないからといって，当該発明を把握することができないということはない。
(3)小括
以上によれば，本件審決が，上記請求項の記載について，明確さに欠けるとまではいうことはできないとした判断に誤りはないから，取消事由２にも，理由がない。３取消理由３（法３６条４項に係る判断の誤り）について(1)原告は，本件訂正発明が法３６条４項に違反するか否かについて，本件審決は当事者双方の主張を全く無視して独自の判断を行ったものであり，審理不尽，理由不備の違法があると主張する。
(2)上記の点に関する審判手続での原告の主張は，概略，①本件訂正発明１は，「丸編機によって筒編して得たくつ下が，その爪先部における最先端位置が親指側に偏って位置する非対称形であって」と記載された事項を有するものであるが，当該事項に関し，発明を実施することができない，②図１の記載にあるように，厚み増加用編立部分を甲側と足裏側とで相似となるように実施することはできない，というものである。
これに対し，本件審決は，本件訂正明細書の記載（【００１３】～【００１６】，図１）を詳細に検討した上で，①本件訂正発明１の「丸編機によって筒編して得たくつ下が，その爪先部における最先端位置が親指側に偏って位置する非対称形であって」と記載された事項は，実施することができないとはいえない，②図１の記載にあるように，厚み増加用編立部分を甲側と足裏側とで実施することができると認められると説示しているのであって，本件訂正発明が法３６条４項に違反するか否かの判断において，本件審決が当事者双方の主張をいずれもそのまま採用せずに判断することはもとより許されるのであり，それによって本件審決に審理不尽，理由不備の違法が生ずるものでないことは明らかであるから，原告の主張は採用できない。
(3)なお，上記①及び②の点について，実施可能性の有無について検討すると，以下のとおりである。
ア本件訂正明細書には次の記載がある。
図１に示すくつ下は，爪先部の厚みを増加する厚み増加用編立部分を親指側に偏って編み込むように，くつ下編機の編み立て方向を親指側の方向にシフトさせて製編することによって得ることができる。かかるくつ下編機として汎用されている丸編機，すなわち複数本の編針（図６（ａ）に示す編針５０と同一編針）が周囲に配設された針釜（図６（ｂ）に示す針釜６０と同一針釜）を一定方向に回転して編み立てる回転動作と，この針釜を正逆方向に交互に回動して編み立てる回動動作とを併せ持つ丸編機によって，図１に示すくつ下を製編する例を説明する（【００１３】）。


まず，針釜を一定方向に回転させて所定長さの筒編部（図４）を編み立てた後，針釜を正逆方向に交互に回動させ，編み立てに関与する編針の針数を増減させることによってくつ下の爪先部を編み立てる。かかる針数の増減は，正逆方向に回動する針釜が回動方向を変更する際に行う。図１に示す爪先部を編み立てる際には，くつ下の足裏側を示す図１（ｃ）のＨＩ位置まで編み立てた後，編み立てに関与する編針の針数を順次減少させてＪＫ位置まで編み立てる。この場合，針釜が正方向に回動した際の針数の減少数と，逆方向に回動した際の針数の減少数とが実質的に同数である。更に，ＪＫ位置まで編み立てた後，Ｊ位置側に針釜が回動する際に，針数を順次増加させてＨ位置まで編み立てると同時に，Ｋ位置側に針釜が回動する際に，針数を順次減少させてＬ位置側まで編み立てることによって，編み立て方向をくつ下の親指側の方向にシフトさせつつ編み立てることができる。その結果，爪先部の足裏側に，厚み増加用編立部分を親指側に偏って編み込むことができる（【００１４】）。
次いで，Ｈ位置側に針釜が回動する際に，針数を増加（判決注：図１の記載に照らし，減少の誤記であると認める。）させてＭ位置まで編み立てると同時に，Ｌ位置側に針釜が回動する際に，針数を減少（判決注：同様に増加の誤記であると認める。）させてＫ位置側まで編み立てることによって，編み立て方向をくつ下の親指側の方向にシフトさせつつ編み立てることができる。その結果，甲部側に厚み増加用編立部分を親指側に偏って編み込むことができる。この厚み増加用編立部分は一体化されている。この様に，ＭＫ位置まで編み立てた後，針数を順次増加させてＨＩ位置まで編み立てることによって爪先部を形成できる。この場合，針釜が正方向に回動した際の針数の増加数と，逆方向に回動した際の針数の増加数とが実質的に同数である（【００１５】）。
さらに，ＨＩ位置まで編み立てた後，針数を所定本数に保持しつつ，くつ下の甲部側に形成された最終端となる開口部まで製編し逢着部とする。ここで，爪先部を形成する部分の各端縁には，各部分の縁部を形成するループの一部が互いに絡み合わされて連結されて成る連結線ＨＪ，ＩＫ，ＫＬ，ＨＭが形成されている。この連結線ＨＪ，ＩＫ，ＫＬ，ＨＭは，針釜が正方向又は逆方向に回動した際の回動端でもある。かかる連結線のうち連結線ＨＪ，ＨＭは，親指側の側面部を形成する厚み増加用編立部分の端縁であり，図１においては，爪先部の親指側の側面（図１（ｂ）の矢印ＡＡの方向）から爪先部の先端を上に向けて見たときＶ字状である（【００１６】）。
イ以上のとおり，本件訂正明細書には，図１記載のくつ下を編み立てる手順が具体的に記載されているものであり，爪先部における最先端位置が親指側に偏って位置する非対称形であるくつ下をくつ下編機で筒編する工程及び厚み増加用編立部分を甲側と足裏側とで相似となるように製造するための工程は，いずれも，当業者において，容易に理解することができるものであると認められる。ウそして，爪先部の最先端位置が親指側に偏って位置する点について付言すると，本件訂正発明の場合には，厚み増加用編立部分を持たない他のくつ下に比して，親指部分に余分に糸が編み込まれた領域を有しているから，爪先部に足を挿入した状態では，Ｇ点が最先端位置になるものと推認されるし，実際の製造過程では，型板を挿入しプレスされるものであるから，Ｇ点が最先端位置となる傾向は，一層顕著になるものということができる。
エしたがって，本件訂正明細書の記載が本件訂正発明の実施可能要件を具備しないということはできない。
(4)小括
以上によれば，取消事由３にも，理由がない。
４取消理由４（本件出願の分割要件に係る判断の誤り）について(1)原出願が２以上の発明を包含するものであるとの判断の誤りについてア原出願当初明細書には，厚み増加用編立部分の端縁がＶ字状を形成することについて，前記１(1)アの下線部を除き，本件訂正明細書の記載と実質的に同様の記載があるから（【００１４】【００１５】【００１８】【００１９】【００２３】【００２４】【００２６】【００３１】，図１～図３），原出願当初明細書には，訂正Ｖ字状要件と同様の技術的思想が記載されているものと認められる。
イ原告の主張について
原告は，厚み増加用編立部分の端縁がＶ字状を形成することには技術的意義はなく，本件訂正発明は，原出願発明には含まれない事項を作用的表現をもって上位概念化した発明であるので，特許法４４条１項に規定する特許出願の分割の実質的要件（原出願が２以上の発明を包含するものであること）に欠けるものであると主張する。
しかしながら，上記(1)のとおり，原出願当初明細書には，「訂正Ｖ字状要件」と同様の技術的思想が記載されていることが認められるから，厚み増加用編立部分の端縁をＶ字状に形成することには，厚み増加用編立部分がより容易に形成できることや，Ｖ字の挟角を大にすることにより厚み増加用編立部分の親指側の面積の拡大に寄与するなどの技術的意義があるということができるのであり，原告の主張はその前提において採用することができない。
(2)原出願発明と本件発明との同一性に係る判断の誤りについてア本件出願は，分割出願であるところ，本件出願が適法な分割出願であったというためには，分割出願時点において，特許法４４条１項の要件を備えていたか否かが判断されるべきである。そこで，以下，各当事者の主張もその見地から善解して，原出願発明と本件発明についての同一性の有無について検討する。イ平成２１年１０月２９日付け訂正後の本件原出願に係る特許請求の範囲は，次のとおりである（乙５，８）。


【請求項１】丸編機によって筒編してくつ下を製編する際に，該くつ下の爪先部を筒編して製編するとき，前記爪先部の厚みを増加する厚み増加用編立部分を爪先部の親指側に偏って編み込むように，前記丸編機の編み立て方向を前記親指側方向にシフトさせつつ製編することを特徴とするくつ下の製造方法【請求項２】丸編機の編み立てに関与する編針を親指方向にシフトしつつ製編する
請求項１記載のくつ下の製造方法
【請求項３】くつ下編機として，複数本の編針が周囲に配設された針釜を一定方向に回転して編み立てる回転動作と，前記針釜を正逆方向に交互に回動して編み立てる回動動作とを併せ持つ丸編機を用い，前記針釜を正方向に回動する際に編み立てに関与する編針の針数を増加し且つ前記針釜を逆方向に回動する際に編み立てに関与する編針の針数を減少する第１操作と，前記針釜を正方向に回動する際に編み立てに関与する編針の針数を減少し且つ前記針釜を逆方向に回動する際に編み立てに関与する編針の針数を増加する第２操作とを繰り返して製編する請求項１又は請求
項２記載のくつ下の製造方法
【請求項４】爪先部が親指部と他の指部とに分割されて成るくつ下を，前記親指部と他の指部とを個別に丸編機によって筒編して製編する際に，該親指部の厚みを増加する厚み増加用編立部分を親指部に編み込むように，前記丸編機の親指部を編み立てる編針の針数を増減して親指部を製編し，且つ前記他の指部の厚みを増加する厚み増加用編立部分を分割部側に偏って編み込むように，前記丸編機の編み立て方向を前記分割部側方向にシフトさせつつ製編することを特徴とするくつ下の製造方法【請求項５】丸編機によって他の指部を製編する際に，丸編機の他の指部の編み立てに関与する編針を親指方向にシフトしつつ製編する請求項４記載のくつ下の製造
方法
【請求項６】くつ下編機として，複数本の編針が周囲に配設された針釜を一定方向に回転して編み立てる回転動作と，前記針釜を正逆方向に交互に回動して編み立てる回動動作とを併せ持つ丸編機を用い，前記針釜を正方向に回動する際に編み立てに関与する編針の針数を増加し且つ前記針釜を逆方向に回動する際に編み立てに関与する編針の針数を減少する第１操作と，前記針釜を正方向に回動する際に編み立てに関与する編針の針数を減少し且つ前記針釜を逆方向に回動する際に編み立てに関与する編針の針数を増加する第２操作とを繰り返して製編する請求項４又は請求
項５記載のくつ下の製造方法
ウ本件発明は，くつ下編機によって筒編して得たくつ下に関するものであり，爪先部の親指側に偏って編み込み，爪先部の厚みを増加する厚み増加用編立部分の具体的な形状，構造を，所定の要件（Ｖ字要件）により特定した物の発明である。他方，原出願発明は，前記のとおり，丸編機によって筒編するくつ下の製造方法に関するものであり，爪先部の厚みを増加する厚み増加用編立部分を，爪先部の親指側に偏って編み込むための具体的な手法を特定した方法の発明である。このように，本件発明，原出願発明とも，爪先部の厚みを増加する厚み増加用編立部分に着目した点で共通しているものの，両者は，発明の種類（カテゴリー）を異にする上，本件発明が厚み増加用編立部分の具体的な形状，構造を所定の要件（Ｖ字要件）により特定した点に特徴があるのに対し，原出願発明は，爪先部の親指側に偏って編み込むための具体的な手法を特定した点に特徴があるように，それぞれの特徴点は異なっており，同一の発明であるということはできない。
エ原告の主張について
原告は，本件発明において，厚み増加用編立部分の端縁がＶ字状に形成されていること自体は技術的意義がないことを前提として，原出願発明と本件発明は同一であると主張するが，本件発明のＶ字要件に技術的意義が認められることは，前記１(1)イのとおりであり，また，前記(2)ウのとおり，原出願発明と本件発明は同一ということはできないから，原告の主張は採用できない。
(3)小括
以上によれば，本件出願について，特許法４４条２項が適用されるとした本件審決の判断に誤りはなく，取消事由４には，理由がない。５取消理由５（国内優先権に係る判断の誤り）について
(1)本件審決の当否について
原告は，本件審判手続における平成２２年４月２日付け弁駁書(3)の中で，本件訂正発明に対する予備的な無効理由として，本件訂正明細書の【００１４】から【００１６】には，優先権当初明細書には記載のない「実質的に同数」との記載があり，優先権当初明細書に記載された発明の範囲を超えているから，出願日遡及の効果は認められず，したがって，本件訂正発明は，甲１発明に基づき，当業者が容易に発明できたものであると主張したものであるが，これに対し，本件審決は，原告の上記主張は，本件訂正に係る申立書の提出前にはなかったものであり，実質的には，審判請求の要旨を変更する補正に当たるので，特許法１３１条の２第１項の規定に違反し，採用することはできないと判示している。しかしながら，原告は，本件の審判請求書（甲３３）において，本件出願の当初から，その明細書には優先権当初明細書には記載のない「実質的に同数」との記載があるから，本件発明は優先権当初明細書に記載された発明の範囲を超えており，特許法４１条２項の適用を受けることができない旨主張しているのであるから，上記弁駁書(3)の主張が，審判請求の要旨を変更する補正であるとはいえない。したがって，本件審決には，特許法１３１条の２第１項の解釈を誤り，その結果，原告の主張内容について審理しないままこれを排斥したという判断の誤りがあったといわなければならない。
(2)原告の主張の当否について
そこで，原告の主張について検討すると，以下のとおりである。ア優先権当初明細書には，概略，次の記載がある。
(ア)特許請求の範囲について
【請求項３】爪先部の親指側の側面から見た厚み増加用編立部分の端縁がＶ字状で
ある請求項１又は請求項２記載のくつ下
【請求項７】爪先部の親指側の両側面の各々から見た厚み増加用編立部分がＶ字状であり，且つ他の指部の分割部側の側面から見た厚み増加用編立部分の端縁がＶ字


状である請求項５又は請求項６に記載のくつ下
(イ)発明の詳細な説明について
ａ爪先部の親指側の側面から見た厚み増加用編立部分の端縁ＨＪ，ＨＭをＶ字状とすることにより，後述するくつ下の製造方法によって容易に厚み増加用編立部分を形成できる（【０００９】）。図１に示すくつ下は，丸編機によって製編される（【００１０】）。
筒状部を編み立てた後，最終端となる開口部まで製編し逢着部とすると，爪先部を形成する部分の各端縁には，各部分の縁部を形成するループの一部が互いに絡み合わされて連結されて成る連結線ＨＪ，ＩＫ，ＫＬ，ＨＭが形成され，かかる連結線のうち連結線ＨＪ，ＨＭは，親指側の側面部を形成する厚み増加用編立部分の端縁であって，図１においては，爪先部の親指側の側面から見たときＶ字状である（【００１０】【００１１】）。図１に示すくつ下の爪先部において，先端位置Ｇを親指側に偏って位置させつつ，厚み増加用編立部分の親指側の面積を増大すべく，親指側の側面部を形成する厚み増加用編立部分の端縁を形成する連結線ＨＪ，ＨＭの挟角を大にするほど，連結線ＨＪ又は連結線ＩＫと，Ｈ位置とＩ位置とを結ぶ直線ＨＩとの各傾斜角αが小さくなり，爪先部の幅（最先端Ｇと直線ＨＩとの間隔）が狭くなる傾向にある。この点，図２に示す編立て方法によれば，爪先部の先端位置Ｇを親指側に偏って位置させつつ，爪先部の幅を一定に保持して厚み増加用編立部分の親指側の面積を拡大できる（【００１２】）。
ｂ図２に示す編立て方法によれば，筒状部を編み立てた後，最終端となる開口部まで製編し逢着部とすると，爪先部を形成する部分の各端縁には，各部分の縁部を形成するループの一部が互いに絡み合わされて連結されて成る連結線ＮＰ，ＯＱ，ＮＴ，ＯＳ，ＳＵ，ＶＮ，ＷＮ，ＹＯが形成されるが，かかる連結線のうち連結線ＮＴ，ＶＮは，親指側の側面部を形成する厚み増加用編立部分の端縁であって，親指側の側面から見たとき略Ｖ字状である。また，厚み増加用編立部分の端縁を形成する連結線ＮＴ，ＶＮは，変曲点Ｎ′Ｖ′によって外方に曲折されているため，図１に示す方法によって形成した厚み増加用編立部分〔図２（ｂ）において，一点鎖線で囲む部分〕に比較して，厚み増加用編立部分の面積を親指側に偏って広く形成できる。このため，図２に示すくつ下を履いたとき，親指に対する圧迫感を更に一層軽減できる（【００１３】～【００１６】）。
ｃくつ下には，爪先部が親指部と他の指部とに分割されて成る足袋用のくつ下がある。かかる足袋用のくつ下にも本発明を適用できる。図３（ｂ）は爪先部の先端側から見た図である（【００１７】）。親指部の両側面の各々から見た厚み増加用編立部分の端縁をＶ字状とし，かつ他の指部の分割部側の側面から見た厚み増加用編立部分の端縁をＶ字状とすることによって，後述する丸編機を用いた製造方法によって足袋様くつ下を容易に製造できる（【００１８】）。図３に示す足袋用くつ下は，丸編機によって製編できる。筒状部を編み立てた後，最終端となる開口部まで製編し逢着部とすると，親指部及び他の指部を形成する部分の各端縁には，各縁部を形成するループの一部が互いに絡み合わされて連結されて成る連結線が形成され，かかる連結線のうち連結線Ａ５Ａ６，Ａ５Ａ８，Ａ４Ａ７   ，Ａ４Ａ９，Ｂ３Ｂ５，Ｂ３Ｂ７は，親指部及び他の指部の側面部を形成する厚み増加用編立部分の端縁であって，親指部の両側面の各々から見たときＶ字状であり，かつ，他の指部の分割部側から見たときＶ字状である（【００１９】～【００２２】）。イ上記ア(イ)の記載は，本件訂正明細書の記載内容と実質的に同じであるから，優先権当初明細書には，「訂正Ｖ字状要件」と同様の技術的思想が記載されているものと認められる。
ウ特許法４１条２項の適否について
原告は，特許請求の範囲の記載に変更がなくとも，実施例が追加される等の事情によって優先権主張に係る特許出願の明細書に記載された発明の範囲を超える場合には，超えた発明（後の出願に係る発明）については，特許法４１条２項に基づく出願日遡及の効果は認められないというべきであるところ，本件では，優先権当初明細書に記載された発明と比較して，本件訂正発明の請求項１及び請求項３の権利範囲が広がっていることは明らかであるから，出願日遡及の効果は認められないものであると主張する。
しかしながら，例えば，「尚，これまでの図１の説明において言う「実質的に同数」とは，針釜が正方向に回動した際の針数の減少数又は増加数と，逆方向に回動した際の針数の減少数と増加数との間に，編み立てに関与する編針の針数の約１０％程度が相違してもよいことを意味する。」という記載（本件訂正明細書【００１６】）や，「この針数の正逆方向の減少数は実質的に同数である。」（同【００１８】）という記載は，優先権当初明細書にはないものであるが，ここでいう実質的とは，いずれもＶ字の形状に関するものではなく，針釜が正方向に回動した際の針数の減少数又は増加数と，逆方向に回動した際の針数の減少数又は増加数の相違に関するものである。そして，Ｖ字は，正方向に回動した際の回動端であるところの連結線ＨＪと連結線ＨＭ又は連結線ＮＴと連結線ＶＮによって規定されるものであるから，正方向と逆方向の間における針数の増加数又は減少数の相違は，Ｖ字の形状，構造に影響しない。
そうすると，優先権当初明細書に記載された発明と比較して，本件訂正発明の請求項１及び請求項３の権利範囲が広がっているということはできない。したがって，原告の主張は理由がなく，本件審決の前記判断の誤りは，特許法４１条２項の適用という結論に影響を及ぼすものではなかったといわなければならない。


(3)小括
以上によれば，本件訂正発明は，優先基礎出願の開示範囲を超える発明ということはできないから，本件出願については，特許法４１条２項による優先権主張日への遡及効が得られるものと認められ，取消事由５にも，結果的にみれば，理由がないといわなければならない。
６取消理由６（容易想到性に係る判断の誤り）について(1)引用発明は，爪先部の小指側よりも親指側の厚みが増加されるように編成されているものの（甲８の第１図，第２図），その特徴は，拇指袋から小指袋までの編地中，小指袋の少なくとも爪先が当たる部分を除いた残りの部分の全部又は大部分を，胴部分の編地中足巾の最も広い部分に当たる部分の編糸よりも細い編糸にて編成するとともに，少なくとも，拇指袋の爪先が当たる部分を前記編糸よりも太い編糸にて編成してあることにより，編糸を細くした分だけ，足先部の巾は狭くなり，また各指又間の編地の厚さが薄くなっているので，その分，靴をはき易くなっており，指又部に介在する指袋の編地部分でもって各小指が圧迫されないといった長所が得られ，編糸ｂよりも太く，したがって強い編糸にて編成されているので，この拇指袋の爪先が当たる部分には，充分な耐摩耗性強度が得られるのであって，強くてはき心地のよい指袋付靴下を得ることができるというところにあり（甲８），太い編糸や細い編糸といった糸使いに特徴を有するものである。また，本件訂正発明１の目的は，人の足の形状に可及的に近似し，着用した際に親指側に圧迫感等を与えることを防止し得るくつ下を提供することにあるから（本件訂正明細書【０００６】），引用発明と目的を異にするものである。さらに，引用発明は，爪先部の小指側よりも親指側の厚みを増加させるために適宜の編立部分を設けたものではないし，それを示唆するものでもないから，当該厚み増加用編立部分を設けることの動機付けがあるとは認められない。(2)また，引用例２には，全周を構成するコース部の間に，円周の一部を構成する多数の挿入コースの幅を順次狭くし，次に順次広く構成され，このコースの両端部が交錯され，かつその挿入コースの交錯部における遊び糸は切断されており，その挿入コースによって所定位置にふくらみ部分を構成してヒール部及びトウ部もしくはヒール部を形成してなる円型丸編機により編み立てられた靴下という発明が記載され，引用例３には，くつ下の編成技術についての発明が記載されているが，いずれも厚み増加用編立部分を設けることについては記載されていない。そうすると，引用発明，引用例２又は３記載の発明に基づいて，当業者が本件訂正発明１を想到することが容易であると認めることはできない。
(3)原告の主張について
原告は，本件審決は本件訂正発明１の客観的意味からは何の技術的意義も明らかとならない用語（Ｖ字）に対して，特定の手順（製法）的要素を加味して理解した上で，その点に技術的意義を見い出し，進歩性判断を行っているのであるから，本件訂正発明１の要旨認定を誤り，その結果，引用発明との対比判断を誤ったものであると主張している。
しかしながら，本件訂正発明１の訂正Ｖ字状要件には，前記１(1)ア(イ)のとおり，技術的意義が認められるのであって，原告の主張はその前提において採用することができない。
(4)前記(2)のとおり，引用発明，引用例２又は３記載の発明に基づいて，当業者が本件訂正発明１を想到することが容易であると認めることはできないから，同様の理由により，本件訂正発明１を引用する本件訂正発明２及び３についても，引用発明，引用例２又は３記載の発明に基づいて，当業者が想到することが容易であると認めることはできない。
また，原告は，本件訂正発明４及び５について，当業者が引用発明，引用例２又は引用例３記載の発明に基づいて容易に想到することができたとはいえないとする本件審決の判断に対しては，具体的な取消事由の主張をしていないが，この点に関する原告の主張は，要するに，前記(3)と同様に，客観的意味からは何の技術的意義も明らかとならない用語（Ｖ字）に対して，技術的意義を見い出し，進歩性判断を行うことはできないというものであると解され，これに理由がないことは前記のとおりである。
(5)小括
以上によれば，取消事由６にも，理由がない。
７結論
以上の次第であるから，原告の請求は棄却されるべきものである。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官          滝      澤      孝      臣裁判官          髙      部      眞規    子裁判官          齋      藤              巌
(別紙)
本件訂正前発明
【請求項１】くつ下編機によって筒編して得たくつ下が，その爪先部における最先端位置が親指側に偏って位置する非対称形であって，／該くつ下の爪先部の形状が，親指が他の指よりも太い人の足の形状に近似するように，前記爪先部の小指側よりも親指側の厚みを増加する厚み増加用編立部分が，前記爪先部の先端部で且つ親指側に偏って編み込まれ，／且つ前記厚み増加用編立部分の親指側の面積が拡大するように，前記厚み増加用編立部分を爪先部の親指側の側面から見たとき，厚み増加用編立部分の端縁が実質的にＶ字状に形成されていることを特徴とするくつ下【請求項２】くつ下の爪先部に編み込まれた厚み増加用編立部分が，爪先部の先端部及び親指側の側面部を形成する請求項１記載のくつ下【請求項３】くつ下の爪先部に編み込まれた厚み増加用編立部分の親指側の面積が拡大するように，前記増加用編立部分を爪先部の親指側の側面から見たとき，厚み増加用編立部分の端縁が実質的にＶ字状に形成されていると共に，／前記Ｖ字状の端縁の途中が，厚み増加用編立部分の面積を拡大する方向に曲折されている請求項
１又は請求項２記載のくつ下


平成２７年６月１７日判決言渡
平成２７年（行コ）第７６号供託金払渡認可義務付等請求控訴事件
主                  文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実    及び    理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２東京法務局供託官が平成２５年１０月１日付けで控訴人に対してした原判決別紙２供託目録記載の供託金の払渡請求却下決定を取り消す。３東京法務局供託官は，控訴人が平成２５年９月２０日付けでした原判決別紙２供託目録記載の供託金の払渡請求につき，払渡しを認可せよ。
第２事案の概要
１控訴人は，平成元年３月３１日付けで，東京都知事により宅地建物取引業法（以下「宅建業法」という。）３条１項所定の宅地建物取引業（以下「宅建業」という。）の免許を受け，同年６月１３日付けで，同法２５条１項に基づいて，営業保証金（以下，単に「営業保証金」といい，控訴人が供託した営業保証金を「本件保証金」という。）１０００万円を供託した。控訴人の宅建業の免許の有効期間は，平成１０年３月３１日をもって満了した。
控訴人は，平成２５年９月２０日，東京法務局供託官に対して，供託原因の消滅を取戻事由として，本件保証金の取戻請求（以下「本件取戻請求」という。）をしたが，東京法務局供託官は，同年１０月１日，本件保証金の取戻請求権（以下「本件取戻請求権」という。）につき，消滅時効期間が経過していることを理由として，供託規則３１条により，本件取戻請求を却下する決定（以下「本件決定」という。）をした。
本件は，控訴人が，本件取戻請求権の消滅時効期間は経過しておらず，本件決定は違法である旨を主張して，被控訴人に対し，本件決定の取消しを求めるとともに，本件取戻請求に係る供託金の払渡しの義務付け（以下「本件義務付けの訴え」という。）を求める事案である。
原審は，本件義務付けの訴えを却下して，控訴人のその余の訴えに係る請求を棄却して，控訴人が控訴した。
２関係法令の定め等，前提事実，争点及び争点に対する当事者の主張の要旨は，次のとおり原判決を補正するほかは，原判決の「事実及び理由」中「第２事案の概要」１ないし４に記載のとおりであるから，これを引用する。
（原判決の補正）
(1)原判決３頁２６行目の「，保証金に」を削除する。(2)同４頁１７行目の「東京法務局」の次に「供託官」を加える。(3)同５頁９行目の「だけでなく」を「だけではなく」と，同頁１０行目の「必要とすると解する」を「必要と解する」と，それぞれ改める。(4)同６頁１５行目の「その期間，」を削除する。(5)同８頁１６・１７行目の「同５７年９月２日決定」を「同年９月２日決定・」と改める。
第３当裁判所の判断
１当裁判所も，本件各訴えのうち，本件義務付けの訴えは不適法であるから却下して，控訴人のその余の訴えに係る請求は理由がないから棄却すべきものと判断する。その理由は，次のとおり原判決を補正するほかは，原判決の「事実及び理由」中「第３当裁判所の判断」に記載のとおりであるから，これを引用する。
（原判決の補正）
(1)原判決１２頁９行目の冒頭から同１３頁１０行目の末尾までを次のとおり改める。
「ア宅建業法３０条２項は，宅建業者であった者又はその承継人は，当該宅建業者であった者が供託した営業保証金につき還付請求権を有する者に対する営業保証金取戻公告を行い，同公告において定めた期間（以下「公告期間」という。）内に還付請求権を有する者からの申出（以下「還付請求権申出」という。）がなかった場合に，還付請求権申出がなかった部分について当該営業保証金を取り戻すことができる旨を規定する。宅建保証金規則１０条は，営業保証金の取戻しをしようとする者は，公告期間内に還付請求権申出がなかった場合には，都道府県知事等の発行するその旨の証明書，公告期間内に還付請求権申出があった場合には，都道府県知事等の発行するその旨の証明書及び還付請求権申出に係る還付請求権が存在しないこと又は消滅したことを証する書面を，供託物払渡請求書に添付しなければならない旨を規定する。このように，公告期間内に還付請求権申出があった場合でも，同申出に係る還付請求権の不存在又は消滅を証明すれば取戻請求権を行使することができるのであるから，取戻請求権は，営業保証金取戻公告及び公告期間の経過並びに公告期間内の申出に係る還付請求権が不存在又は消滅した場合において，法律上行使することができると解されるのである。そして，還付請求権は，当該営業保証金を供託した宅建業者との間の宅地建物取引業の取引により生じた債権について発生するものであるから，営業保証金の取戻事由が発生した時点では，上記取引は既に行われており，同還付請求権の存否は，法律上は既に確定しているものと認められるのである。そうであるとすれば，結局，還付請求権申出の有無にかかわらず権利行使が禁止される公告期間が満了すれば，取戻請求権は，還付請求権申出に係る還付請求権が存在しない場合には，その行使が法律上可能になっているというべきであり，営業保証金の取戻しをしようとする者は，公告を自らの意思で行うことができ，その際，公告期間も６月を下らない期間で任意に定めることができ，最低限６月とすることができるのであるから，取戻事由が発生し，６月が満了した時点で，営業保証金の取戻請求権の行使は法律上可能になると解されるのであり，その時点から営業保証金の取戻請求権の消滅時効は進行するもの（民法１６６条１項）と解するのが相当である（大審院大正２年（オ）第１５１号同３年３月１２日第一民事部判決・民禄２０輯１５２頁参照）。なお，実際に営業保証金取戻公告を行い，公告期間内に還付請求権申出がされ，還付請求権申出に係る還付請求権が存在する場合には，同還付請求権が消滅するまでの間は，取戻請求権の行使に法律上の障害があるというべきであるから，上記還付請求権が消滅した時点から取戻請求権の消滅時効が進行すると解される。


主          文
原判決を破棄する。
本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。
理          由
上告代理人山本毅，同越後雅俊の上告受理申立て理由４(1)について１記録によれば，本件の経過等は次のとおりである。(1)承継前被上告人亡Ａは，第１審判決別紙物件目録記載１の土地（以下「本件土地」という。）の賃借人である被上告人Ｙが，妻の姉である上告人に賃借権の無断譲渡又は無断転貸をしたことを理由に，賃貸借契約を解除した旨主張して，被上告人Ｙに対し，本件土地上の同目録記載２の建物（以下「本件建物」という。）を収去して本件土地を明け渡すことなどを求める訴訟（以下「本件被参加訴訟」という。）を提起した。
(2)上告人は，本件土地の賃借人は被上告人Ｙではなく上告人であると主張して，本件被参加訴訟の原告であるＡを相手方として独立当事者参加の申出をした（以下，上記の参加の申出に係る訴訟を「本件参加訴訟」という。）。上記の参加の申出書（以下「本件申出書」という。）には，請求の趣旨として，「原告と参加人との間において，参加人が別紙物件目録記載の土地につき，貸主を原告とする建物所有目的の賃借権を有することを確認する」と記載され，請求原因として，Ｂ（以下「Ｂ」という。）が，昭和４５年１月，Ａとの間で，本件土地につき，木造建物及びその他の工作物の設置を目的とし，期間を２０年，地代を年額で固定資産評価額の１０００分の６０に相当する金額とする賃貸借契約を締結したこと，Ｂの死亡により，Ｂの長女である上告人が本件土地の賃借権を相続により承継したことなどが記載されている。
(3)第１審においては，本件参加訴訟では，専ら，上告人がＢから本件土地の賃借権を相続により承継したか否かが争点となり，本件土地の地代額が争点となることはなかった。
(4)第１審判決は，主文において，本件被参加訴訟に係るＡの請求を棄却するとともに，本件参加訴訟について，上告人が，本件土地につき，Ａを貸主として，地代を年額で固定資産評価額の１０００分の６０に相当する金額とし，木造建物及びその他の工作物の設置を目的とする賃借権を有することを確認した。(5)上告人は，第１審判決に対し，第１審においては単に賃借権の確認を求めたのであって，地代額の確認は求めていなかったなどと主張して控訴した上，原審において，上告人が本件土地につきＡを貸主として地代を年額６万８１６０円とし木造建物及びその他の工作物の設置を目的とする賃借権を有することの確認を求める旨の訴えの変更の申立てをした。なお，上記金額は，第１審口頭弁論終結当時の本件土地の固定資産評価額の１０００分の６０に相当する金額より低額である。２原審は，本件申出書における請求原因の記載によれば，上告人は，地代を年額で固定資産評価額の１０００分の６０に相当する金額とする賃借権の確認を求めていたと認められ，第１審判決は上告人の請求を全部認容したのであるから，控訴の利益を認めることができないとして，上告人の控訴を却下した。３しかしながら，原審の上記判断は是認することができない。その理由は，次のとおりである。
土地賃借権を有すると主張する者は，土地所有者に対し，地代額の確認を求めずに，土地賃借権そのものを有することの確認のみを求めることができるところ（最高裁昭和４４年（オ）第５００号同年９月１１日第一小法廷判決・裁判集民事９６号５３９頁参照），本件申出書における請求の趣旨の記載に加え，第１審における審理の経過等を併せ考慮すると，上告人は，第１審において，本件土地の賃借権そのものを有することの確認を求めたのであって，地代額の確認まで求めたものとはいえず，本件申出書における請求原因中の地代額の記載は，自らが相続により承継したと主張する上記賃借権の発生原因であるＢとＡとの間で締結された当初の賃貸借契約の内容として，その地代額を主張したものにすぎないことが明らかである。しかるに，第１審判決の「事実及び理由」中の「参加人の請求」及び「参加人の主張（請求原因）」には，上告人が本件土地につき地代を年額で固定資産評価額の１０００分の６０に相当する金額とする賃借権の確認を求める旨の記載がされているのであって，第１審は，上告人が上記地代額の確認をも求めているものとして，上告人の請求を認容する判決をしたと認められ，第１審判決の主文に記載された地代額に係る部分が，係争法律関係に関してされた判断ではないということはできない。
したがって，第１審判決には，当事者が申し立てていない事項について判決をした違法があり，この違法を看過し，控訴の利益がないとして第１審判決に対する控訴を却下した原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
論旨は理由があり，原判決は破棄を免れない。そして，訴えの変更後の上告人の請求につき審理を尽くさせるため，本件を原審に差し戻すこととする。よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。(裁判長   裁判官     寺田逸   郎   裁判官     那須弘   平   裁判官     田原睦   夫   裁判官
岡部喜代子裁判官    大谷剛彦)


平成２８年１２月８日判決言渡
平成２８年（ネ）第１００３１号特許権侵害差止請求控訴事件
（原審・東京地方裁判所平成２７１２４１６号）
口頭弁論終結日平成２８年９月２０日
判                決
控訴人          日本化   薬株式   会社訴訟代理人弁護士        小   松   陽一郎同                            川   端   さとみ同                            山崎道雄同                            藤野睦子同                            大住   洋同                            中原明子同                            原   悠介同                            前嶋幸子被控訴人               デビオファーム・インターナショ
ナル・エス・アー
訴訟代理人弁護士             大野聖二同                            大野浩之同                            木村広行訴訟代理人弁理士         松任谷   優   子
主         文
１原判決を取り消す。
２被控訴人の請求をいずれも棄却する。
３訴訟費用は第１，２審とも被控訴人の負担とする。４この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
主文第１項及び第２項と同じ
第２事案の概要
本判決の略称は，特段の断りがない限り，原判決に従う。
１事案の要旨
本件は，発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権（特許第４４３０２２９号。以下「本件特許権」といい，その特許を「本件特許」という。）を有する被控訴人が，控訴人の製造，販売する別紙被告製品目録記載１ないし３の各製品（総称して，被告製品）は本件特許の特許請求の範囲請求項１記載の発明の技術的範囲に属する旨主張して，控訴人に対し，特許法１００条１項及び２項に基づき，被告製品の生産，譲渡等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原判決は，被告製品はいずれも上記発明の技術的範囲に属するものであり，また，本件特許に控訴人主張の無効理由があるとは認められないとして，被控訴人の各請求をいずれも認容した。
そこで，控訴人は，原判決を不服として本件控訴を提起した。
２前提事実
以下のとおり補正するほかは，原判決「事実及び理由」の第２の１（２頁９行目から５頁６行目まで）に記載のとおりであるから，これを引用する。原判決２頁１５行目から同頁１６行目にかけての「（以下「本件特許権」といい，その特許請求の範囲請求項１に係る特許を「本件特許」という。）」を「（本件特許権）」と改める。
原判決２頁２２行目の「本件特許権」を「本件特許」と改める。原判決３頁２６行目の「この訂正請求に係る」のあとに「訂正を「本件訂正」といい，本件訂正後の特許請求の範囲」を加える。原判決５頁６行目の末尾に，改行の上，次のとおり加える。
本件特許の優先日前の刊行物
本件特許の優先日前に頒布された刊行物として，次のものが存在する。ア平成８年（１９９６年）２月２２日に国際公開された国際公開第９６／０４９０４号公報（乙１の１。以下「乙１の１公報」といい，これに記載された発明を「乙１発明」という。）
イ昭和６０年１０月発行の薬学雑誌１０５（１０）に掲載された「制癌性白金錯体の研究」と題する論文（乙６。以下「乙６文献」といい，これに記載された発明を「乙６発明」という。）」
３争点
被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか。
ア構成要件Ｂ，Ｆ及びＧの「緩衝剤」の充足性
イ構成要件Ｂ及びＤの「安定」の充足性
本件特許に無効理由があるか。
ア乙１発明に基づく新規性又は進歩性欠如の有無
イ乙６発明に基づく新規性欠如の有無
ウ記載要件（サポート要件及び実施可能要件）違反の有無
訂正の対抗主張の成否
ア訂正要件違反の有無
イ本件訂正により無効理由が解消されるか。
ウ本件訂正発明に係るサポート要件違反の有無
被控訴人による本件特許権の行使が信義則に反するか。
４争点に関する当事者の主張
構成要件Ｂ，Ｆ及びＧの「緩衝剤」の充足性）について（被控訴人の主張）
本件発明の「緩衝剤」には「シュウ酸」が含まれるところ，被告製品は，構成要件Ｇのモル濃度の範囲内のシュウ酸を含んでいるから，構成要件Ｂ，Ｆ及びＧの「緩衝剤」を充足する。
これに対し，控訴人は，本件発明の「緩衝剤」としての「シュウ酸」は，オキサリプラチンの分解によって溶液中に生じるシュウ酸（以下「解離シュウ酸」という。）を含まず，オキサリプラチン溶液に外部から添加されるシュウ酸（以下「添加シュウ酸」という。）に限定されるから，シュウ酸が添加されていない被告製品は構成要件Ｂ，Ｆ及びＧの「緩衝剤」を充足しない旨主張する。しかし，以下に述べるとおり，そのように限定して解釈すべき理由はなく，本件発明の「緩衝剤」としての「シュウ酸」には，解離シュウ酸も含まれると解すべきである。
ア特許請求の範囲の記載
本件発明の特許請求の範囲には，オキサリプラチン溶液組成物に「包含」される「緩衝剤の量」のみが規定され，「添加」という文言は含まれていないところ，包含とは「つつみこみ，中に含んでいること」を意味するから，「緩衝剤の量」がオキサリプラチン溶液組成物に現に含まれる全ての緩衝剤の量であることは明らかである。
したがって，本件発明の「緩衝剤」としての「シュウ酸」には，添加シュウ酸のみならず，解離シュウ酸も含まれる。
イ本件明細書における定義
本件明細書においては，「緩衝剤の用語」について，「本明細書中で用いる場合，オキサリプラチン溶液を安定化し，それにより望ましくない不純物，例えばジアクオＤＡＣＨプラチンおよびジアクオＤＡＣＨプラチン二量体の生成を防止するかまたは遅延させ得るあらゆる酸性または塩基性剤を意味する。」（段落【００２２】。下線は被控訴人による。）と明確に定義されており，これによれば，本件発明の「緩衝剤」は，上記不純物の生成を防止又は遅延させ得るものであれば足りる。
しかるところ，オキサリプラチン溶液中の解離シュウ酸は，以下のとおり，上記不純物の生成を防止又は遅延させ得るものといえるから，本件発明の「緩衝剤」に当たる。


オキサリプラチンを水に溶解すると，オキサリプラチンの一部が分解して，ジアクオＤＡＣＨプラチンと解離シュウ酸が生成され，化学平衡の状態に達するところ，この解離シュウ酸は，更にオキサリプラチンが分解してジアクオＤＡＣＨプラチンが生成することを防止又は遅延させているものといえる（このことは，生成された解離シュウ酸を仮に一部でも取り除けば，オキサリプラチンが分解する反応が進むことからして明らかである。）。
また，オキサリプラチンの分解によって生じる平衡状態には，①１つのオキサリプラチンが分解して，１つのジアクオＤＡＣＨプラチンと１つの解離シュウ酸が生成される反応に係るもの（以下「平衡①」という。），②２つのジアクオＤＡＣＨプラチンから１つのジアクオＤＡＣＨプラチン二量体が生成される反応に係るもの（以下「平衡②」という。），③２つのオキサリプラチンが分解して，１つのジアクオＤＡＣＨプラチン二量体と２つの解離シュウ酸が生成される反応に係るもの（以下「平衡③」という。）があり得る（次頁の図参照）。
このうち，平衡①によって生成された解離シュウ酸は，ジアクオＤＡＣＨプラチン二量体とは無関係に生成されたものであり，平衡③との関係では添加シュウ酸と相違がないところ，平衡③において，２つのオキサリプラチンが分解して，１つのジアクオＤＡＣＨプラチン二量体が生成することを少なくとも遅延させ得るものといえる。
同様に，平衡③によって生成された解離シュウ酸は，ジアクオＤＡＣＨプラチンとは無関係に生成されたものであり，平衡①との関係では添加シュウ酸と相違がないところ，平衡①において，１つのオキサリプラチンが分解して，１つのジアクオＤＡＣＨプラチンが生成することを少なくとも遅延させ得るものといえる。
さらに，オキサリプラチンからジアクオＤＡＣＨプラチンを経てジアクオＤＡＣＨプラチン二量体が生成される経路（平衡①及び平衡②）を見ても，２つのジアクオＤＡＣＨプラチンから１つのジアクオＤＡＣＨプラチン二量体が生成された場合には，その分，ジアクオＤＡＣＨプラチンが減少することになるが，ジアクオＤＡＣＨプラチンとともに生成された解離シュウ酸はそのまま残る。したがって，この残った解離シュウ酸は，（これから生成されるであろう）ジアクオＤＡＣＨプラチンとは無関係に生成されたものであり，平衡①との関係では添加シュウ酸と相違がないところ，平衡①において，１つのオキサリプラチンが分解して，１つのジアクオＤＡＣＨプラチンが生成することを少なくとも遅延させ得るものといえる。
ウ本件明細書のその他の記載
本件発明の「緩衝剤」としての「シュウ酸」が添加シュウ酸に限定されるものでないことは，本件明細書の次のような記載からも明らかである。本件明細書の段落【００２３】には，「緩衝剤は，有効安定化量で本発明の組成物中に存在する。緩衝剤は，約5x10-5M   ～約1x10-2M   の範囲のモル濃度で，好ましくは約5x10-5M   ～5x10-3Mの範囲のモル濃度で，さらに好ましくは約5x10-5M   ～約2x10-3M   の範囲のモル濃度で，最も好ましくは約1x10-4M   ～約2x10-3M   の範囲のモル濃度で，特に約1x10-4M～約5x10-4M   の範囲のモル濃度で，特に約2x10-4M   ～約4x10-4M   の範囲のモル濃度で存在するのが便利である。」（下線は被控訴人による。）と記載されており，「緩衝剤」について，飽くまでも本件発明の組成物中に「存在」する「モル濃度」が記載されている。
本件明細書には，実施例１８⒝として，シュウ酸を添加していないオキサリプラチン溶液組成物が記載されている。そして，これと実施例１及び８の安定性試験の結果を比較すると，１か月後における不純物の合計量は，いずれも０．５０％近辺で大差のない結果となっており（本件明細書の表４，５，８。なお，本件明細書に記載された表には，【表１】などの括弧付きの表示と，表の直上に付された「表１Ａ」などの括弧のない表示があり，両者の番号が異なっているが，本判決でこれらの表を示す場合には，後者の番号で表記するものとする。），このことからも，添加シュウ酸と解離シュウ酸とで，不純物の生成を防止又は遅延させる効果に変わりがないことが裏付けられる。
これに対し，控訴人は，本件明細書の実施例１８⒝は，比較例であって，実施例ではない旨主張する。
しかし，本件明細書の段落【００５０】には「実施例１８」，段落【００５３】には「実施例１８（ａ）」及び「実施例１８（ｂ）」と明記されている。
他方，段落【００５０】には，「比較のために」との記載があるが，これは，「シュウ酸又はそのアルカリ金属塩を添加していないものを比較のために挙げる」ということを意味するにすぎず，「比較例」の意味で用いられているものではない。また，段落【００７３】の「比較例１８」という記載は，表９で示された結果と実施例１８（ｂ）を比較した例であることを意味するにすぎない。
したがって，控訴人の上記主張は理由がない。
エ本件発明の目的（乙１発明との関係）について
控訴人は，本件発明は，乙１発明の改善を目的とし，その解決手段としてシュウ酸を添加することとした発明である旨主張する。しかし，本件発明は，乙１発明とは異なる観点で製薬上安定なオキサリプラチン溶液組成物を提供した発明であって，乙１発明の改善を目的とした発明ではない。


すなわち，本件明細書の段落【００１２】ないし【００１５】では，まず，凍結乾燥物質を利用した場合に，経費が掛かること及びエラーが生じる可能性があること，凍結乾燥物質を再構築した場合（水溶液にした場合）の欠点が説明され，続いて，段落【００１６】では，「水性溶液中では，オキサリプラチンは，時間を追って，分解して，種々の量のジアクオＤＡＣＨプラチン」等を不純物として生成し得るので，「上記の不純物を全く生成しないか，あるいはこれまでに知られているより有意に少ない量でこのような不純物を生成するオキサリプラチンのより安定な溶液組成物を開発することが望ましい」とされている。そして，段落【００１７】では，段落【００１２】ないし【００１６】で挙げられた凍結乾燥物質について，「前記の欠点を克服し，そして長期間の，即ち２年以上の保存期間中，製薬上安定である，すぐに使える（ＲＴＵ）形態のオキサリプラチンの溶液組成物が必要とされている。したがって，すぐに使える形態の製薬上安定なオキサリプラチン溶液組成物を提供することによりこれらの欠点を克服することが，本発明の目的である。」（下線は被控訴人による。）とされている。また，控訴人が指摘する段落【００３０】，【００３１】の記載も，上記段落【００１２】ないし【００１６】の記載を受けたものとなっている。
このような本件明細書の記載からすれば，本件発明は，凍結乾燥物質を水に溶かしたものについて，その欠点を克服するためになされたものであり，乙１発明とは異なる観点で製薬上安定なオキサリプラチン溶液組成物を提供したものであって，乙１発明の改善を目的とした発明ではない。
また，控訴人は，仮に，本件発明における「緩衝剤」としての「シュウ酸」が解離シュウ酸のみでも足りるとすると，その構成は本件特許の優先日当時の公知技術である乙１発明と同一のものとなってしまうことから，上記「シュウ酸」は，添加シュウ酸に限られる旨主張する。しかし，乙１発明は，オキサリプラチン水溶液の製剤を，オキサリプラチンの濃度，ｐＨ，安定性等で規定した発明であるのに対して，本件発明は，オキサリプラチン水溶液の製剤を，含有されるシュウ酸又はそのアルカリ金属塩の量，安定性等で規定した発明であり，両者の技術思想及び構成は全く異なっているから，控訴人の上記主張は理由がない。
オ外国における対応特許等の出願経過について
控訴人は，本件発明の外国の対応特許等に係る出願経過を参酌すれば，本件発明における「緩衝剤」としての「シュウ酸」は，添加シュウ酸に限られるものと解釈すべきである旨主張するが，以下に述べるとおり，控訴人の上記主張は失当である。
まず，そもそも特許権については属地主義の原則が採用されており，他国の特許権は本件特許権とは全く別個の権利であるから，他国の審査経過等が本件発明の技術的範囲を画するものではない。また，本件発明の米国対応特許（ＵＳ６，３０６，９０２。出願番号０９／２５５，０８７。乙２０の１の１。）の出願人は，その出願経過において，飽くまでも緩衝剤が「有効安定化量」で溶液中に存在することが重要であるという事実を主張した上で，理由を問わず溶液中に存在する緩衝剤の量が十分なものとなった場合には，不純物を劇的に減らすことができるという事実を主張しているにすぎない。
次に，本件発明のブラジル対応特許出願（乙２０の２の１）についてみると，当該出願では，緩衝剤のモル濃度を「１×１０－４Ｍから５×１０－４Ｍの範囲」に限定しており，本件発明で規定されるモル濃度よりもかなり多い量に限定されている。
したがって，上記出願においては，本件発明を前提とすれば想定できない主張を行うこともあり得ることであり，そのような主張によって，本件発明の「緩衝剤」の文言が限定解釈されることにはならない。さらに，本件発明の後願であるオキサリプラチンについてのＰＣＴ出願（乙３４）においては，緩衝剤としてのシュウ酸を添加した事実を指摘しているにすぎず，外部から添加したものしか緩衝剤になり得ない旨を述べているものではない。
以上によれば，控訴人が主張する本件発明の外国の対応特許等に係る出願経過は，本件発明における「緩衝剤」としての「シュウ酸」を添加シュウ酸に限定する解釈の根拠となるものではない。
（控訴人の主張）
被告製品には，外部からシュウ酸が添加されておらず，被告製品から検出されるシュウ酸は解離シュウ酸のみである。しかるところ，以下に述べるとおり，本件発明における「緩衝剤」としての「シュウ酸」は，添加シュウ酸に限定され，解離シュウ酸を含まないと解されるから，被告製品は，構成要件Ｂ，Ｆ及びＧの「緩衝剤」を充足しない。
ア特許請求の範囲の記載について
被控訴人は，本件発明の特許請求の範囲には，オキサリプラチン溶液組成物に「包含」される「緩衝剤の量」のみが規定されていることから，「緩衝剤の量」がオキサリプラチン溶液組成物に現に含まれる全ての緩衝剤の量であることは明らかである旨主張する。
しかし，上記「包含」の用語は，「オキサリプラチン」，「有効安定化量の緩衝剤」及び「製薬上許容可能な担体」という３つの構成要素を含むことを示すのみであって，その構成要素の１つである「緩衝剤」の意味を何ら示すものではない。
むしろ，「オキサリプラチン」と「製薬上許容可能な担体」のほかに，「緩衝剤」を構成要素として「包含する」と記載されている以上，それは，「オキサリプラチン」と「製薬上許容可能な担体」に由来する解離シュウ酸とは別の存在として，「緩衝剤」が本件発明の構成要素となっていることを示すものといえる。
イ本件明細書における定義について
被控訴人は，本件明細書における「緩衝剤」の定義（段落【００２２】）から，本件発明の「緩衝剤」は，不純物の生成を防止又は遅延させ得るものであれば足りるとした上で，オキサリプラチン溶液中の解離シュウ酸は，不純物であるジアクオＤＡＣＨプラチン及びジアクオＤＡＣＨプラチン二量体の生成を防止又は遅延させ得るものといえるから，本件発明の「緩衝剤」に当たる旨主張する。


しかし，以下に述べるとおり，被控訴人の上記主張は誤りである。「緩衝剤」は，本件明細書において，「不純物の生成を防止し，又は遅延させ得るあらゆる酸性または塩基性剤を意味する」ものと定義されている（段落【００２２】）ところ，ここで，「酸性または塩基性剤」，すなわち系外から添加する意味での「剤」という用語が使用されていることからすれば，上記記載を根拠に，解離シュウ酸も「緩衝剤」に含まれると解することはできない。すなわち，「剤」とは，「各種の薬を調合すること。また，その薬。」とされ（乙４９），調合することを前提とする「その薬」を意味するところ，解離シュウ酸のようなイオンは，調合する（混ぜ合わせる）ことができないものであるから，「剤」には該当しないことが明らかである。
そして，このことは，例えば，乙１６の１（第十三改正日本薬局方解説書製剤総則    Ａ－１１２）の「１８．注射剤」の項では，「注９注射剤の添加剤は…。安定剤としては抗酸化剤，ガス充てん，キレート剤，緩衝剤及び水溶性有機溶剤などが使用される。…緩衝剤はｐＨの調節によって医薬品の分解を防止するために添加されるが，適用後の生体の体液ｐＨを変化させるような緩衝力の強いものは避けなければならない。」と記載され，また，乙１６の２（「第九改訂調剤指針」日本薬剤師会編２０３頁）の「３注射剤の組成」の項でも，「…医薬品の安定性を保つため緩衝剤や安定剤が添加される。」と記載されているように，「剤」は系外から添加して用いる成分を意味し，「緩衝剤」は添加剤の一種である旨が明示されていることからも裏付けられる。また，オキサリプラチン溶液中の解離シュウ酸は，不純物であるジアクオＤＡＣＨプラチン及びジアクオＤＡＣＨプラチン二量体の生成を防止又は遅延させる機能を有するものではないから，この点においても，被控訴人の上記主張は誤りである。
すなわち，オキサリプラチンの水溶液中での分解物としては，ジアクオＤＡＣＨプラチンやジアクオＤＡＣＨプラチン二量体が知られ，これらの分解物の生成に伴い，解離シュウ酸であるシュウ酸イオンが生成するが，その不純物生成反応は様々な経路によるものであり，①オキサリプラチンとジアクオＤＡＣＨプラチン及び解離シュウ酸の平衡（平衡①），②ジアクオＤＡＣＨプラチンとジアクオＤＡＣＨプラチン二量体の平衡（平衡②）が考えられる。
そして，これらの可逆反応（原系から生成系に向かう正反応が進むのと同時に，生成系から原系に向かう逆反応が起こるような化学反応）が平衡に達した状態がオキサリプラチンの平衡状態であり，それは，それぞれの濃度がバランスのとれた状態にあることで安定化しているということであって，解離シュウ酸が他の不純物の生成を抑制するということではない。この点に関し，オキサリプラチン溶液にシュウ酸を添加した場合には，ル・シャトリエの原理（例えば，シュウ酸を溶液に添加した場合，シュウ酸イオン濃度が変化することによって平衡状態のバランスが崩れるため，シュウ酸イオンを消費する方向へ反応を進めることで新しいバランスを作り出そうとすること）によって，生成されるジアクオＤＡＣＨプラチンの量が，もともと生成されるはずであった量よりも抑制できることと比較すれば，解離シュウ酸にジアクオＤＡＣＨプラチン等の不純物の抑制作用などないことは明らかである。
また，被控訴人は，平衡①及び②のほかに，２つのオキサリプラチンが分解して，１つのジアクオＤＡＣＨプラチン二量体と２つの解離シュウ酸が生成される反応に係る平衡状態（平衡③）があることを前提に，解離シュウ酸が不純物の生成を遅延させる旨主張するが，２分子のオキサリプラチンから直接的にジアクオＤＡＣＨプラチン二量体が生成することはないから，被控訴人主張の平衡③はそもそも存在せず，これが存在することを前提とする被控訴人の主張は誤りである。以上によれば，解離シュウ酸は，本件明細書における「緩衝剤」の定義（段落【００２２】）である「不純物の生成を防止し，又は遅延させ得るあらゆる酸性または塩基性剤」には当たらないから，被控訴人の上記主張は誤りである。
ウ本件明細書のその他の記載について
本件明細書の実施例の記載では，個別に計量して添加したシュウ酸等の量のみを緩衝剤の量として記載しており（段落【００３５】，【００４２】，【００４４】，【００４７】等），このことは，本件発明における「緩衝剤」としての「シュウ酸」が添加シュウ酸であることを示している。
被控訴人は，本件明細書には，実施例１８⒝として，シュウ酸を添加していないオキサリプラチン溶液組成物が記載されている旨主張する。しかし，本件明細書の段落【００５０】及び【００７３】の記載によれば，実施例１８⒝は，「非緩衝化」，すなわち「緩衝剤」であるシュウ酸を添加していないオキサリプラチン水溶液について安定性試験を実施したものであり，その目的は，実施例１ないし１７までのシュウ酸を添加した場合との「比較のために」なされたものとされている。また，実施例１８⒝は，「豪州国特許出願第２９８９６／９５号（１９９６年３月７日公開）に記載されているような水性オキサリプラチン組成物」として調整されたもの，すなわち，本件特許の優先日当時に公知の組成物であるから，このようなものが，本件発明の技術的範囲に含まれる実施例でないことは明らかである。
エ本件発明の目的（乙１発明との関係）について
本件発明は，本件特許の優先日当時の公知技術であり，シュウ酸を外部から添加しないオキサリプラチン水溶液である乙１発明の改善を目的とし（本件明細書の段落【００１０】，【００１２】～【００１６】），その解決手段としてシュウ酸を添加することとした発明であり（同【００１７】，【００１８】），これにより従来既知のオキサリプラチン水溶液（乙１発明）と比較して，ジアクオＤＡＣＨプラチン等の不純物の生成を防止又は遅延させるという安定化効果を有することとなった（同【００３０】，【００３１】）ものである。


このように，本件発明の意義は乙１発明にない別の技術手段としてシュウ酸を添加した点にあるから，本件発明における「緩衝剤」としての「シュウ酸」は，添加シュウ酸に限られるものと解される。仮に，本件発明における「緩衝剤」としての「シュウ酸」が解離シュウ酸のみでも足りるとすると，その構成は，オキサリプラチンと水からなるということであり，本件特許の優先日当時の公知技術である乙１発明と同一のものとなってしまうから，この点からも，本件発明における「緩衝剤」としての「シュウ酸」は，添加シュウ酸に限られるというべきである。
オ外国における対応特許等の出願経過について
本件発明の米国対応特許（ＵＳ６，３０６，９０２。出願番号０９／２５５，０８７。乙２０の１の１。）の米国出願の審査過程において，権利者は，進歩性欠如の拒絶理由通知（乙２０の１の２）に対する「意見書及び補正書」（乙２０の１の３）において，「…出願人は，緩衝剤をオキサリプラチンの溶液製剤に加えることにより，予期せずしてさらに安定なオキサリプラチンの溶液製剤，イブラヒム他の水性溶液製剤において認められる，上記不純物を全く又は顕著に僅かな量しか生成しない溶液製剤，が得られることを見出した」などと主張し，さらに，最終の拒絶理由通知（乙２０の１の４）への意見書（乙２０の１の５）においても，「「有効安定化量の緩衝剤」を添加すると，更に“安定な溶液製剤”が得られることを疑いもなくはっきりと示している。」と主張している。同じく，本件発明のブラジル対応特許出願（乙２０の２の１）の審査過程における新規性・進歩性の拒絶理由に対する不服申立て（乙２０の２の２）においても，権利者は，「本願発明にあるシュウ酸を緩衝剤として加えれば，不純物が発生しないということである。既存の薬剤と比べて本願発明が優れているところは，薬剤の安定性にあり，…」と主張している。
さらに，本件発明の後願であるオキサリプラチンについてのＰＣＴ出願（乙３４）及びこれに基づく米国特許出願（出願番号１０／４８２，３６７。乙２０の３の１）の明細書には，本件発明について，「ＰＣＴ特許公開Ｎｏ．９９／４３３５５（控訴人注：本件特許）は，緩衝剤としてのシュウ酸を，オキサリプラチン水溶液医薬製剤へ添加することによる安定化効果を開示している。」と記載されている。以上のような本件発明の外国の対応特許等に係る出願経過を参酌すれば，本件発明における「緩衝剤」としての「シュウ酸」は，添加シュウ酸に限られるものと解釈すべきである。
この点，被控訴人は，外国の対応特許に係る出願経過によって，本件発明における「緩衝剤」の文言が限定解釈されることにはならない旨主張するが，同じ技術思想を基にする外国の対応特許の出願経過を参酌することにより，本件発明とその発明の要旨に関する出願人及び当業者らによる合理的解釈を明らかにすることに何ら問題はない。のＰＣＴに基づく国際出願に係る特許発明について，その技術思想までもが各国により異なることはないのであるから，外国の出願経過を参酌することは当然に許容されるべきである。
頁４行目から同頁１６行目まで）に記載のとおりであるから，これを引用する。
又は進歩性欠如の有無）について
（控訴人の主張）
本件発明の「緩衝剤」としての「シュウ酸」は，添加シュウ酸に限定されず，解離シュウ酸も含まれるとの被控訴人の解釈を前提とすれば，以下に述べるとおり，本件発明は，乙１発明と同一の発明と認められるから，新規性を欠く。また，仮にそうでないとしても，本件発明は進歩性を欠く。アまず，上記解釈を前提に，本件発明と乙１発明を対比すれば，両者は，本件発明では緩衝剤の量（モル濃度）を構成要件Ｇの範囲とするのに対し，乙１発明ではこれを特定していない点においてのみ一応相違する。イしかし，控訴人が乙１の１公報（なお，特表平１０－５０８２８９号公報（乙１の２。以下「乙１の２公報」という。）は，乙１の１公報に対応する日本の公表特許公報であるから，以下では，乙１の１公報の内容を示すものとして，乙１の２公報の該当部分を示すことがある。）の実施例を追試した結果（乙５，１４，２７及び３７）によれば，乙１発明に含まれるシュウ酸のモル濃度は構成要件Ｇの範囲内であることが認められるから，本件発明と乙１発明に実質的な相違点はなく，両者は同一の発明と認められる。
なお，乙５及び１４の追試においては，各検体のｐＨが乙１の１公報記載の数値範囲（５．２９～５．６５）に含まれていないが，０．０５～０．１５しか差がない検体が存在しており，この程度の差は測定法等によるブレの範囲内のものといえるから，上記追試の再現性に問題はない。ウ上記イ以外にも，当業者が行った乙１の１公報の実施例に係る追試結果（乙２，２３の２，２５，３９の１及び２，４４）が存在しており，これらにおいても，乙１発明に含まれるシュウ酸のモル濃度が構成要件Ｇの範囲内であることが示されている。特に，乙２は本件特許権の専用実施権者である株式会社ヤクルト本社が，乙３９の１は被控訴人自身が行ったものである。
エ仮に，上記で述べた追試が乙１の１公報の実施例に係る各試験の条件を正確に再現したものとはいえず，したがって，本件発明と乙１発明に上記アのとおりの相違点があるとしても，これらの条件は，同公報の記載と技術常識から当業者が適宜設定することができるものにすぎないから，当業者は，乙１発明に基づき，「緩衝剤」としての「シュウ酸」（解離シュウ酸）の量を構成要件Ｇの範囲とするオキサリプラチン溶液組成物を容易に得ることができた。
したがって，本件発明は進歩性を欠く。
（被控訴人の主張）
ア乙１の１公報の実施例の記載からシュウ酸のモル濃度を算出すると，控訴人に最も有利な仮定を行っても，４．５×１０－５～４．７×１０－５Ｍであり，構成要件Ｇの範囲内にはない。
イ乙５及び１４の追試は，以下に述べるとおり，乙１の１公報の実施例を正確に再現したものとはいえないから，これを根拠にして，本件発明が乙１発明と同一の発明であるということはできない。
乙５及び１４の追試の結果では，シュウ酸及びシュウ酸以外の不純物の総量が乙１の１公報の実施例における「不純物」（乙１の２公報の８頁の表）の量よりも多くなっていることから，乙１の１公報の実施例を正確に再現したものとはいえない。


控訴人は，乙１の１公報の上記「不純物」が全てシュウ酸であるとの前提に立っているが，同公報には，「不純物」について，「そのうち主要なものは蓚酸である」との記載があるから，当該「不純物」にシュウ酸以外の不純物も含まれることは明らかであり，控訴人の主張は，その前提が誤りである。
乙５及び１４の追試における各検体は，そのｐＨが乙１の１公報記載の数値範囲（５．２９～５．６５）に含まれていないから，乙１の１公報の実施例を正確に再現したものとはいえない。
控訴人は，ｐＨの差が０．０５～０．１５しかない検体が存在しており，測定法等によるブレの範囲内のものといえる旨主張するが，乙５及び１４から特定の試験結果のみを恣意的に選択した上での比較をしているものにすぎず，両者のｐＨの差は看過できるものではない。ウ乙２７には具体的な試験手順が記載されておらず，乙１の１公報の実施例に従ったものであることを確認することができない。また，乙２７では，「乾熱滅菌（２６０℃，３時間）」との記載があるが，いつの時点で，何を乾熱滅菌したのかすら記載されていない。さらに，乙２７の追試では株式会社大協精工のゴム栓を使用しているが，乙１の１公報の実施例ではヘルベット・ファルマ製のオムニフレックスが使用されており，この点でも再現性が認められない。
なお，乙３７は，乙２７に１３週目のデータを追加したものすぎないから，乙２７と同様に再現性が認められない。
エ控訴人は，そのほかにも追試結果がある旨を主張するが，いずれも乙１の１公報の実施例を正確に再現したものと認めることはできない。特に，乙２，３９の１及び４４は，５ｍｇ／ｍｌのオキサリプラチン水溶液を用いた実験であるから，２ｍｇ／ｍｌのオキサリプラチン水溶液に関する乙１の１公報の実施例を再現したものといえないことは明らかである。オしたがって，本件発明は，乙１発明と同一の発明とは認められないから，新規性を欠くものではない。
カまた，乙１発明においては，本件発明と同様に製薬上安定なオキサリプラチン水溶液が既に得られていた。それにも関わらず，劇物に当たり，かつ，乙１の１公報において主要な不純物として挙げられているシュウ酸の含有量をあえて増加させることで製薬上安定なオキサリプラチン水溶液を得るという技術思想に当業者が容易に到達することはない。したがって，本件発明は，乙１発明から容易に想到し得ないから，進歩性を欠くものではない。
争点イ（乙６発明に基づく新規性欠如の有無）について
（控訴人の主張）
本件発明の「緩衝剤」としての「シュウ酸」は，添加シュウ酸に限定されず，解離シュウ酸も含まれるとの被控訴人の解釈を前提とすれば，本件発明は，乙６発明と同一の発明と認められるから，新規性を欠く。すなわち，乙６文献（９１６頁３～１６行）には，溶解度が７．９ｍｇ／ｍｌの製薬上安定なオキサリプラチン水溶液が記載されており，他方，被控訴人において，７．５ｍｇ／ｍｌの濃度のオキサリプラチン水溶液に含まれるシュウ酸のモル濃度を測定した結果，７．４９×１０－５Ｍであったこと（乙７）からすると，乙６発明は，緩衝剤の量が構成要件Ｇの範囲内である製薬上安定なオキサリプラチン水溶液であると認められるから，本件発明と同一の発明といえる。
（被控訴人の主張）
乙６文献には，１週間程度の安定性しか有しないオキサリプラチン水溶液が開示されているにとどまり，本件発明の「安定オキサリプラチン溶液組成物」は開示されていない。
また，乙６文献では，溶解度が７．９ｍｇ／ｍｌとされているだけであって，７．９ｍｇ／ｍｌの濃度のオキサリプラチン水溶液が開示さているわけではないから，乙７の測定結果は乙６文献を追試したものとはいえない。したがって，本件発明は，乙６発明と同一の発明とは認められないから，新規性を欠くものではない。
ウ（記載要件違反の有無）について
（控訴人の主張）
アサポート要件（特許法３６条６項１号）違反
前記における控訴人の主張のとおり，本件発明は従来既知の溶液組成物（乙１発明）と比較してジアクオＤＡＣＨプラチン等の不純物の生成が少ないことをもって「安定」（構成要件Ｂ，Ｄ）としており，「安定」とは「（有効安定化量の）緩衝剤」であるシュウ酸を添加することによってもたらされる効果をいうと解すべきであるところ，「安定」の具体的意義について本件明細書には記載がない。そうすると，本件明細書における従来既知の溶液組成物である「実施例１８⒝」と他の実施例を比較しなければ，「安定」の意味を理解することはできない。ところが，被控訴人は，本件明細書における「実施例１８⒝」を，比較例ではなく，実施例であると主張しており，これを前提とすると，本件明細書には実施例と比較できる比較例がないことになるから，従来既知の溶液組成物の内容や「安定」の意味について，本件明細書の記載から理解することはできない。
また，本件発明の「緩衝剤」としての「シュウ酸」は，添加シュウ酸に限定されず，解離シュウ酸も含まれるとの被控訴人の解釈を前提とすれば，水溶液中のオキサリプラチンから自然に生じる解離シュウ酸の量は時間の経過によって変化するものであるから，いつの時点をもって測定された解離シュウ酸が本件発明における「有効安定化量」に含まれるのかが明らかでなければ，有効安定化量のシュウ酸（緩衝剤）の量を数値限定して発明特定事項とすることは不可能である。ところが，本件明細書には，上記の点を明らかにする記載がない。
以上によれば，本件発明に係る特許にはサポート要件違反がある。
イ実施可能要件（特許法３６条４項１号）違反
いかにして構成要件Ｇの範囲の解離シュウ酸濃度を調整することができるのかが本件明細書には何ら開示がないものといえる。
したがって，本件明細書には，本件発明を当業者が実施することができる程度に明確かつ十分な記載があるとは認められないから，本件発明に係る特許には実施可能要件違反がある。
（被控訴人の主張）
アサポート要件違反について
における被控訴人の主張のとおり，「安定」とは製薬上安定であることをいうところ，本件明細書の記載（段落【００１２】～【００１７】等）及び技術常識を踏まえれば，このことは容易に理解できるか本件発明の「緩衝剤」としての「シュウ酸」に解離シュウ酸が含まれるとの被控訴人の解釈を前提としても，安定オキサリプラチン溶液組成物におけるシュウ酸の含有量を測定できることは明らかであり，その測定に「いつの時点」という限定を加える必要性はないから，控訴人の上したがって，本件発明に係る特許にサポート要件違反があるとは認められない。
イ実施可能要件違反について


本件発明では，シュウ酸の含有量が数値として規定されており，オキサリプラチン水溶液に含まれるシュウ酸の含有量を測定することは可能なのであるから，当業者であれば，当該水溶液に含まれるシュウ酸の含有量を測定しつつ適宜調整を行うことにより，本件発明の数値範囲に入るシュウ酸を含有するオキサリプラチン水溶液を製造することは可能である。したがって，本件発明に係る特許に実施可能要件違反があるとは認められない。
（控訴人の主張）
本件明細書では，オキサリプラチン溶液組成物のｐＨの値はシュウ酸の添加量に応じて自ずと決定されるものとして記載されており（段落【００２５】，【００６５】及び【００６６】の表５），シュウ酸の添加以外の方法でｐＨの値を調整する方法についての記載はない。
そうすると，シュウ酸の添加以外の方法によってｐＨを３～４．５の範囲とする場合についてまで本件訂正発明の技術的範囲に含まれるというのであれば，本件訂正は，新たな技術的事項を導入するものであるから，新規事項の追加に該当し，特許法１３４条の２第９項及び１２６条５項規定の訂正要件に違反する。
（被控訴人の主張）
本件明細書の段落【００２５】には，「本発明のオキサリプラチン溶液のｐＨは一般的に，約２～約６の範囲，好ましくは約２～約５の範囲，さらに好ましくは約３～４．５の範囲である。」と記載されているから，本件発明についてｐＨの値を３～４．５の範囲に限定する本件訂正は，新たな技術的事項を導入するものではなく，訂正要件に違反しない。本件訂正により無効理由が解消されるか。）について
（被控訴人の主張）
本件訂正により，本件訂正発明においては，「ｐＨが３～４．５の範囲」との構成（構成要件Ｈ）が加わるところ，乙１発明は，ｐＨの値を４．５～６とするものであるから，この点において本件訂正発明と乙１発明は相違することになる。
しかるところ，乙１発明においては，ｐＨの値を４．５～６とすることで医薬的に安定な製剤を提供できるとされているから，このｐＨの値を本件訂正発明における値（３～４．５）とする動機付けがない。したがって，仮に，本件発明に乙１発明に基づく新規性欠如又は進歩性欠如の無効理由が認められるとしても，本件訂正によってその無効理由は解消される。
（控訴人の主張）
ア本件訂正発明においては，構成要件Ｇ及びＨと構成要件Ｉが，選択的な構成とされるところ，乙１の１公報の記載及び前記の（控訴人の主張）記載の追試結果によれば，乙１発明は構成要件Ｉの構成を備えるものといえるから，本件訂正発明と乙１発明がｐＨの値（構成要件Ｈ）において異なるとしても，両者の同一性に変わりはない。
イまた，仮にｐＨの値が本件訂正発明と乙１発明との相違点になるとした場合には，その相違点は，本件訂正発明がｐＨの値を３～４．５としているのに対し，乙１発明がｐＨの値を４．５～６としているという点であるところ，本件明細書には，ｐＨを３～４．５の数値範囲とすることの技術的意義を認め得る記載はなく，ｐＨの値は，適宜添加したシュウ酸の量に応じて定まるものといえるから，乙１発明においてｐＨの値を３～４．５とすることは当業者が容易に想到し得ることである。
ウしたがって，本件訂正によって，乙１発明に基づく新規性欠如又は進歩性欠如の無効理由が解消されるものではない。
について
（控訴人の主張）
本件訂正発明は，ｐＨの値を３～４．５の範囲（構成要件Ｈ）としているところ，前記の（控訴人の主張）のとおり，本件明細書では，ｐＨの値はシュウ酸の添加量に応じて自ずと決定されるものとして記載されており，本件明細書の記載をみても，シュウ酸のモル濃度やオキサリプラチン水溶液の安定性に影響を与えることなく，シュウ酸の添加以外の方法によりｐＨの値をどのように制御すればよいのかを理解することができない。したがって，シュウ酸の添加以外の方法によってｐＨを３～４．５の範囲とする場合についてまで本件訂正発明の技術的範囲に含まれるというのであれば，本件訂正発明に係る特許にはサポート要件違反がある。
（被控訴人の主張）
本件明細書の段落【００２５】等には，ｐＨを３～４．５の範囲とする構成が記載されているから，本件訂正発明に係る特許にサポート要件違反は認められない。
有無）について
（控訴人の主張）
本件特許の国
内出願手続とは異なる手続ではあるものの，本件発明と同一の発明に関して，特許権者がその権利取得の過程において，拒絶査定を避けるために繰り返し「緩衝剤としてのシュウ酸は添加するもの」である旨を主張してきた経過があること，及び多くの国の特許制度に共通して新規性等に関し世界主義（世界公知主義）がとられていることからすれば，他国での態度とは異なり，本件発明についてだけは，解離シュウ酸のみでも「緩衝剤」としての「シュウ酸」に該当する旨の矛盾した主張をすることは，禁反言の法理に照らし許されることではない。
したがって，被控訴人が，控訴人に対し，本件発明における「緩衝剤」としての「シュウ酸」に解離シュウ酸も含まれることを前提として本件特許権を行使することは，信義則上許されないものというべきである。
（被控訴人の主張）
する本件発明の外国の対応特許等に係る出願経過は，本件発明における「緩衝剤」としての「シュウ酸」を添加シュウ酸に限定する解釈の根拠となるものではなく，被控訴人による本件特許権の行使が信義則に反することの根拠となるものでもない。
第３当裁判所の判断
当裁判所は，本件発明における「緩衝剤」としての
「シュウ酸」は，添加シュウ酸に限られ，解離シュウ酸を含まないものと解されるから，解離シュウ酸を含むのみで，シュウ酸が添加されていない被告製品は，構成要件Ｂ，Ｆ及びＧの「緩衝剤」を含有するものではなく，したがって，本件発明の技術的範囲に属しないものと判断する。その理由は，以下のとおりである。
１本件発明について
本件発明に係る特許請求の範囲の記載は，前記第２の２で引用した原判そして，本件明細書の【発明の詳細な説明】には，次のような記載がある。
ア技術分野に関する記載
「本発明は，製薬上安定なオキサリプラチン溶液組成物，癌腫の治療におけるその使用方法，このような組成物の製造方法，およびオキサリプラチンの溶液の安定化方法に関する。」（段落【０００１】）
イ従来技術に関する記載


「Ibrahim等（豪州国特許出願第   29896/95号，1996年   3月   7日公開）（WO96/04904，1996年2   月22日公開の特許族成員）（判決注：乙１発明に対応する豪州国出願である。）は，1～５mg/mL    の範囲の濃度のオキサリプラチン水溶液から成る非経口投与のためのオキサリプラチンの製薬上安定な製剤であって，4.5～6の範囲のｐＨを有する製剤を開示する。」（段落【００１０】）
「オキサリプラチンは，注入用の水または５％グルコース溶液を用いて患者への投与の直前に再構築され，その後５％グルコース溶液で稀釈される凍結乾燥粉末として，前臨床および臨床試験の両方に一般に利用可能である。しかしながら，このような凍結乾燥物質は，いくつかの欠点を有する。中でも第一に，凍結乾燥工程は相対的に複雑になり，実施するのに経費が掛かる。さらに，凍結乾燥物質の使用は，生成物を使用時に再構築する必要があり，このことが，再構築のための適切な溶液を選択する際にそこにエラーが生じる機会を提供する。例えば，凍結乾燥オキサリプラチン生成物の再構築に際しての凍結乾燥物質の再構築用の，または液体製剤の稀釈用の非常に一般的な溶液である0.9   ％ＮａＣｌ溶液の誤使用は，迅速反応が起こる点で活性成分に有害であり，オキサリプラチンの損失だけでなく，生成種の沈澱を生じ得る。凍結乾燥物質
のその他の欠点を以下に示す：
凍結乾燥物質の再構築は，再構築を必要としない滅菌物質より微生物汚染の危険性が増大する。
⒝濾過または加熱（最終）滅菌により滅菌された溶液物質に比して，凍結乾燥物質には，より大きい滅菌性失敗の危険性が伴う。そして，⒞凍結乾燥物質は，再構築時に不完全に溶解し，注射用物質として望ましくない粒子を生じる可能性がある。
水性溶液中では，オキサリプラチンは，時間を追って，分解して，種々の量のジアクオＤＡＣＨプラチン（式Ⅰ），ジアクオＤＡＣＨプラチン二量体（式Ⅱ）およびプラチナ（Ⅳ）種（式Ⅲ）…を不純物として生成し得る，ということが示されている。任意の製剤組成物中に存在する不純物のレベルは，多くの場合に，組成物の毒物学的プロフィールに影響し得るので，上記の不純物を全く生成しないか，あるいはこれまでに知られているより有意に少ない量でこのような不純物を生成するオキサリプラチンのより安定な溶液組成物を開発することが望ましい。」（段落【００１２】ないし【００１６】）
ウ発明の課題・目的に関する記載
「したがって，前記の欠点を克服し，そして長期間の，即ち２年以上の保存期間中，製薬上安定である，すぐに使える…形態のオキサリプラチンの溶液組成物が必要とされている。したがって，すぐに使える形態の製薬上安定なオキサリプラチン溶液組成物を提供することによりこれらの欠点を克服することが，本発明の目的である。」（段落【００１７】）
エ解決手段に関する記載
「より具体的には，本発明は，オキサリプラチン，有効安定化量の緩衝剤および製薬上許容可能な担体を包含する安定オキサリプラチン溶液組成物に関する。」（段落【００１８】）
「オキサリプラチンは，約１～約７mg/mL，好ましくは約１～約５mg/mL，さらに好ましくは約２～約５mg/mL，特に約５mg/mL   の量で本発明の組成物中に存在するのが便利である。
緩衝剤という用語は，本明細書中で用いる場合，オキサリプラチン溶液を安定化し，それにより望ましくない不純物，例えばジアクオＤＡＣＨプラチンおよびジアクオＤＡＣＨプラチン二量体の生成を防止するかまたは遅延させ得るあらゆる酸性または塩基性剤を意味する。したがって，この用語は，シュウ酸またはシュウ酸のアルカリ金属塩（例えばリチウム，ナトリウム，カリウム等）等のような作用物質，あるいはそれらの混合物が挙げられる。緩衝剤は，好ましくは，シュウ酸またはシュウ酸ナトリウムであり，最も好ましくはシュウ酸である。」（段落【００２２】）
「緩衝剤は，有効安定化量で本発明の組成物中に存在する。緩衝剤は，約5x10－５M   ～1x10－２Mの範囲のモル濃度で，好ましくは約5x10－５M    ～5x10－3Mの範囲のモル濃度で，さらに好ましくは約5x10－５M    ～約2x10－3Mの範囲のモル濃度で,最も好ましくは約   1x10－4M～約2x10－3M   の範囲のモル濃度で，特に約1x10－4M～約   5x10－4Mの範囲のモル濃度で，特に約2x10－4M   ～約4x10－4Mの範囲のモル濃度で存在するのが便利である。」
（段落【００２３】）
「製薬上許容可能な担体という用語は，本明細書中で用いる場合，本発明のオキサリプラチン溶液組成物の調製に用いられ得る種々の溶媒を指す。概して，担体は，水，…である。…用いられる水は，好ましくは純水，即ち注射用滅菌水である。」（段落【００２４】）
オ発明の効果に関する記載
「…本発明のオキサリプラチン溶液組成物は，…現在既知のオキサリプラチン組成物より優れたある利点を有することが判明している，ということも留意すべきである。
凍結乾燥粉末形態のオキサリプラチンとは異なって，本発明のすぐに使える組成物は，低コストで且つさほど複雑ではない製造方法により製造される。」（段落【００３０】）
「さらに，本発明の組成物は，付加的調製または取扱い，例えば投与前の再構築を必要としない。したがって，凍結乾燥物質を用いる場合に存在するような，再構築のための適切な溶媒の選択に際してエラーが生じる機会がない。
本発明の組成物は，オキサリプラチンの従来既知の水性組成物よりも製造工程中に安定であることが判明しており，このことは，オキサリプラチンの従来既知の水性組成物の場合よりも本発明の組成物中に生成される不純物，例えばジアクオＤＡＣＨプラチンおよびジアクオＤＡＣＨプラチン二量体が少ないことを意味する。」（段落【００３１】）
カ実施例に関する記載
「表１Ａおよび１Ｂに記載された実施例１～１４の組成物は，以下の
一般手法により調製した：
注射用温水（W.F.I.）（40℃）を分取し，濾過窒素を用いて約30分間，その中で発泡させる。


必要とされる適量のW.F.I.を，窒素中に保持しながら容器に移す。最終容積を満たすために残りのW.F.I.を別に取りのけておく。適切な緩衝剤（固体形態の，または好ましくは適切なモル濃度の水性緩衝溶液の形態の）を適切な容器中で計量して，混合容器（残りのW.F.I.の一部を含入する濯ぎ容器）に移す。例えば，磁気攪拌機／ホットプレート上で，約１０分間，または必要な場合にはすべての個体が溶解されるまで，溶液の温度を４０℃に保持しながら混合する。適切な容器中でオキサリプラチンを計量して，混合容器（残りのW.F.I.の一部を含入する濯ぎ容器）に移す。例えば，磁気攪拌機／ホットプレート上で，すべての固体が溶解されるまで，溶液の温度を40℃に保持しながら混合する。
溶液を室温に冷却させた後，残りのW.F.I.で最終容積を満たす。0.22μｍフィルター…を通して減圧下で溶液を濾過する。
…充填ユニット…を用いて，適切に滅菌された密封容器…中に窒素下で溶液を充填し，密封容器は充填前に窒素でパージされ，ヘッドスペースは密封前に窒素でパージされる。
…オートクレーブを用いて，121℃で   15分間，溶液をオートクレーブ処理，即ち最終的に滅菌する。
………注：実施例８～１４の組成物のために用いられた密封容器は，200mL透明ガラスアンプルであった。
*シュウ酸は二水和物として付加される；ここに示した重量は，付加されたシュウ酸二水和物の重量である。」（段落【００３４】ないし【００４２】前段）
「表１Ｃに記載した実施例１５および１６の組成物は，実施例１～１４の組成物の調製に関して前記した方法と同様の方法で調製した。…注：…*シュウ酸は二水和物として付加される；ここに示した重量は，付加されたシュウ酸二水和物の重量である。」（段落【００４２】後段ないし【００４４】前段）
「表１Ｄに記載した実施例１７の組成物は，実施例１～１４の組成物の調製に関して前記した方法と同様の方法で調製した…。…注：実施例１７の溶液組成物1000mLを，5mL   透明ガラスバイアル中に充填し（4mL溶液／バイアル），これをWest   Flurotecストッパーで密
1000mL溶液組
成物を5mL透明ガラスバイアル中に充填し（4mL   溶液／バイアル），これをHelvoetOmniflex   ストッパーで密封した（以後，実施例１７⒝と呼ぶ）。
*シュウ酸は二水和物として付加される；ここに示した重量は，付加されたシュウ酸二水和物の重量である。」（【００４４】後段ないし【００４７】前段）
「実施例１８
比較のために，例えば豪州国特許出願第29896/95号…に記載されているような水性オキサリプラチン組成物を，以下のように調製した：1000mLより多い注射用水（W.F.I.）を分取し，濾過窒素を約30   分間，溶液中で発泡させる。磁気攪拌機／ホットプレート上で攪拌し，W.F.I.を40℃に加熱する。
800mLの   W.F.I.を1000mLスコットボトル中に移し，…最終容積を満たすためにW.F.I.の残り（200mL）を別に取りのけておく。オキサリプラチン（5.000g）を小ガラスビーカー（25mL）中で計量して，スコットボトル中に移し，約50mLの温   W.F.I.でビーカーを濯ぐ。混合物を，磁気攪拌機／ホットプレート上で，すべての固体が溶解されるまで，温度を40℃に保持しながら攪拌する。
溶液を室温に冷却させた後，それを1000mL容積フラスコに移して，冷（約20℃）W.F.I.で最終容積を1000   mLとする。真空管路を用いて，ミリポアＧＶ型直径47mm，0.22μm   フィルターを通して，溶液を1000mLフラスコ中に濾過する。次に溶液を，滅菌1.2   μm使い捨て親水性充填ユニット…を用いて，洗浄，滅菌済の20mLガラスアンプル中に充填した。充填前に窒素でアンプルをパージし，ヘッドスペースを密封前に窒素でパージした。23本のアンプルをオートクレーブ処理せずに保持し（以後，実施例１８と呼ぶ），即ちそれらを最終滅菌せず，残り27   本のアンプル（以後，実施例１８⒝と呼ぶ）を，SAL（PD270    ）オートクレーブを用いて，121℃で   15分間オートクレーブ処理した。」（段落【００５０】ないし【００５３】）
「実施例１～１７の組成物に関する安定性試験
実施例１～１４のオキサリプラチン溶液組成物を，６ヶ月までの間，40℃で保存した。この試験の安定性結果を，表４および５に要約する。」
（段落【００６３】～【００６６】）
「実施例１５および１６のオキサリプラチン溶液組成物を，９ヶ月までの間，25℃／相対湿度（ＲＨ）60％および40℃／相対湿度（ＲＨ）75％で保存した。この試験の安定性結果を，表６に要約する。」
（段落【００６７】ないし【００６９】）
「実施例１７および１７⒝のオキサリプラチン溶液組成物を，１ヶ月までの間，25℃／相対湿度（ＲＨ）60％および40℃／相対湿度（ＲＨ）75％で保存した。この試験の安定性結果を，表７に要約する。」
（段落【００７０】，【００７１】）
「これらの安定性試験の結果は，緩衝剤，例えばシュウ酸ナトリウムおよびシュウ酸が，本発明の溶液組成物中の不純物，例えばジアクオＤＡＣＨプラチンおよびジアクオＤＡＣＨプラチン二量体のレベルを制御する場合に非常に有効である，ということを実証する。」（段落【００７２】）
「比較例１８の安定性
実施例１８⒝の非緩衝化オキサリプラチン溶液組成物を，40℃で１ヶ月間保存した。この安定性試験の結果を，表８に要約する。無菌的調製（即ち，無菌条件下で調製された，しかしオートクレーブ処理ではない）溶液の付加的な３つの別々のバッチにおいて，物質（純水中の2mg/mLオキサリプラチン）を，実施例１８   と同様の方法で調製した。バッチを周囲温度で約15ヶ月間保存した。この安定性試験の結果を，表９に要約する。
（段落【００７３】ないし【００７６】）


以上を総合すると，本件発明は，従来からある凍結乾燥粉末形態のオキサリプラチン生成物及びオキサリプラチン水溶液（例えば，豪州国特許出願第29896/95号（WO96/04904）に係るものであり，乙１発明と同一のもの）の欠点を克服し，すぐに使える形態の製薬上安定であるオキサリプラチン溶液組成物を提供することを目的とする発明であり（本件明細書の段落【００１０】，【００１２】ないし【００１６】，【００１７】），オキサリプラチン，有効安定化量の緩衝剤であるシュウ酸又はそのアルカリ金属塩及び製薬上許容可能な担体である水を包含する安定オキサリプラチン溶液組成物に関するものである（特許請求の範囲請求項１，本件明細書の段落【００１８】）。そして，この緩衝剤は，構成要件Ｇの範囲のモル濃度で上記組成物中に存在することでジアクオＤＡＣＨプラチンやジアクオＤＡＣＨプラチン二量体といった不純物の生成を防止し，又は遅延させることができ（特許請求の範囲請求項１，本件明細書の段落【００２２】，【００２３】），これによって，本件発明は，従来既知の前記オキサリプラチン組成物と比較して優れた効果，すなわち，①凍結乾燥粉末形態のオキサリプラチン生成物と比較すると，低コストで，かつさほど複雑でない製造方法により製造することができ，また，投与前の再構築を必要としないので，再構築のための適切な溶媒の選択に際してエラーが生じる機会がなく，②乙１発明を含むオキサリプラチンの従来既知の水性組成物と比較すると，製造工程中に安定であり，生成されるジアクオＤＡＣＨプラチンやジアクオＤＡＣＨプラチン二量体といった不純物が少ないという効果を有するものであること（本件明細書の段落【００３０】，【００３１】）が認められる。
２本件発明の「緩衝剤」としての「シュウ酸」は，添加シュウ酸に限られるか，解離シュウ酸も含むか。
特許請求の範囲の記載について
特許発明の技術的範囲は，願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない（特許法７０条１項）から，まずは，「緩衝剤」の意義について，本件発明に係る特許請求の範囲の記載からみて，いかなる解釈が自然に導き出されるものであるかを検討する。
アまず，本件発明に係る特許請求の範囲の記載によると，本件発明は，①「オキサリプラチン」（構成要件Ａ），②「緩衝剤」である「シュウ酸またはそのアルカリ金属塩」（構成要件Ｂ，Ｆ）及び③「担体」である「水」（構成要件Ｃ，Ｅ）を「包含」する「オキサリプラチン溶液組成物」に係る発明であることが明らかである。そして，ここでいう「包含」とは「要素や事情を中にふくみもつこと」（広辞苑〔第六版〕）を意味する用語であるから，本件発明の「オキサリプラチン溶液組成物」は，上記①ないし③の３つの要素を含みもつものとして組成されていると理解することができる。すなわち，本件発明の「オキサリプラチン溶液組成物」においては，上記①ないし③の各要素が，当該組成物を組成するそれぞれ別個の要素として把握され得るものであると理解するのが自然である。しかるところ，本件特許の優先日当時の技術常識によれば，「解離シュウ酸」は，オキサリプラチン水溶液中において，「オキサリプラチン」と「水」が反応し，「オキサリプラチン」が自然に分解すること（前記被記載の図のうち，平衡①に示され
た反応）によって必然的に生成されるものであり，「オキサリプラチン」と「水」が混合されなければそもそも存在しないものである（当事者間に争いがない。）。してみると，このような「解離シュウ酸」をもって，「オキサリプラチン溶液組成物」を組成する，「オキサリプラチン」及び「水」とは別個の要素として把握することは不合理というべきであり，そうであるとすれば，本件発明における「緩衝剤」としての「シュウ酸」とは，解離シュウ酸を含むものではなく，添加シュウ酸に限られると解するのが自然といえる。
イ次に，「緩衝剤」の用語に着目すると，「剤」とは，一般に，「各種の薬を調合すること。また，その薬。」（広辞苑〔第六版〕・乙４９）を意味するものであるから，このような一般的な語義に従えば，「緩衝剤」とは，「緩衝作用を有するものとして調合された薬」を意味すると解するのが自然であり，そうであるとすれば，オキサリプラチンの分解によって自然に生成されるものであって，「調合」することが想定し難い解離シュウ酸（シュウ酸イオン）は，「緩衝剤」には当たらないということになる。ウ更に，本件発明においては，「緩衝剤」は「シュウ酸」又は「そのアルカリ金属塩」であるとされるから，「緩衝剤」として「シュウ酸のアルカリ金属塩」のみを選択することも可能なはずであるところ，オキサリプラチンの分解によって自然に生じた解離シュウ酸は「シュウ酸のアルカリ金属塩」ではないから，「緩衝剤」としての「シュウ酸のアルカリ金属塩」とは，添加されたものを指すと解さざるを得ないことになる。そうであるとすれば，「緩衝剤」となり得るものとして「シュウ酸のアルカリ金属塩」と並列的に規定される「シュウ酸」についても同様に，添加されたものを意味すると解するのが自然といえる。
エ以上のとおり，本件発明に係る特許請求の範囲の記載からみれば，本件発明における「緩衝剤」としての「シュウ酸」は，解離シュウ酸を含むものではなく，添加シュウ酸に限られるものと解するのが自然であるといえる。
なお，被控訴人は，本件発明の特許請求の範囲には，オキサリプラチン溶液組成物に「包含」される「緩衝剤の量」のみが規定され，「添加」という文言は含まれていないこと，包含とは「つつみこみ，中に含んでいること」を意味することから，本件発明の「緩衝剤の量」とは，オキサリプラチン溶液組成物に現に含まれる全ての緩衝剤の量であり，したがって，本件発明の「緩衝剤」としての「シュウ酸」には，添加シュウ酸のみならず，解離シュウ酸も含まれる旨主張する。
しかし，本件発明の「緩衝剤」を外部から添加されるものに限定するとの解釈をとることが，被控訴人指摘の特許請求の範囲の記載と矛盾するとはいえない。すなわち，「包含」の意味が上記のとおりであることを前提としても，「緩衝剤…を包含する…組成物」とは，「緩衝剤をつつみこみ，中にふくむ組成物」を意味するにすぎず，これによって，当該組成物中の「緩衝剤」の由来について，添加されたものに限るか否かの解釈が当然に定まるものではなく，他の根拠に基づいて，本件発明の「緩衝剤」を外部から添加されたものに限るとの解釈をとることが，上記文言と矛盾することにはならない。同様に，「緩衝剤」は添加されたものに限るとの解釈をとったとしても，「緩衝剤の量」という文言を添加された緩衝剤の量を意味すると解釈することが，被控訴人指摘の特許請求の範囲の文言と矛盾するとはいえない。


したがって，被控訴人が主張する特許請求の範囲の上記記載を考慮しても，「緩衝剤」としての「シュウ酸」の解釈に関する上記判断が左右されるものではない。
本件明細書における定義について
次に，特許請求の範囲に記載された用語の意義は，明細書の記載を考慮して解釈するものとされる（特許法７０条２項）ところ，本件明細書には，「緩衝剤という用語」について，「オキサリプラチン溶液を安定化し，それにより望ましくない不純物，例えばジアクオＤＡＣＨプラチンおよびジアクオＤＡＣＨプラチン二量体の生成を防止するかまたは遅延させ得るあらゆる酸性または塩基性剤を意味する。」（段落【００２２】）として，これを定義付ける記載（以下，この定義を「本件定義」という。）があるので，これとの関係で，いかなる解釈が相当であるかについて検討する。
ア「酸性または塩基性剤」との記載について
本件定義においては，「緩衝剤」について「酸性または塩基性剤」であるとされ，飽くまでも「剤」に該当するものであることが前提とされてい
のとおりの「剤」という用語の一般的な語
義に従う限り，オキサリプラチンの分解によって自然に生成されるものであって，「調合」することが想定し難い解離シュウ酸（シュウ酸イオン）は，上記「酸性または塩基性剤」には当たらないと解するのが相当といえる。
イ「不純物，例えばジアクオＤＡＣＨプラチンおよびジアクオＤＡＣＨプラチン二量体の生成を防止するかまたは遅延させ得る」との記載についてオキサリプラチン水溶液においては，オキサリプラチンと水が反応し，オキサリプラチンの一部が分解されて，ジアクオＤＡＣＨプラチンとシュウ酸（解離シュウ酸）が生成される。その際，これとは逆に，ジアクオＤＡＣＨプラチンとシュウ酸が反応してオキサリプラチンが生成される反応も同時に進行することになるが，十分な時間が経過すると，両反応（正反応と逆反応）の速度が等しい状態（化学平衡の状態）が生じ，オキサリプラチン，ジアクオＤＡＣＨプラチン及びシュウ酸の量
（濃度）が一定となる（この状態を表したのが，前
（被記載の平衡①に係る図である。）。また，上記
反応に伴い，オキサリプラチンの分解によって生じたジアクオＤＡＣＨプラチンからジアクオＤＡＣＨプラチン二量体が生成されることになるが，その際にもこれとは逆の反応が同時に進行し，同様に化学平衡の
状態が生じることになる（この状態を表したのが，前
（被記載の平衡②に係る図である。）。
以上は，本件特許の優先日当時の技術常識であり，この点は当事者間に争いがない。
しかるところ，上記のような平衡状態にあるオキサリプラチン水溶液にシュウ酸を添加すると，ル・シャトリエの原理（平衡にある系の状態を決定する変数のいずれか一つに何らかの変化が起こると，平衡の位置はその変数の変化の効果を減殺する方向にずれるという原理。乙３）によって，シュウ酸の量を減少させる方向，すなわち，ジアクオＤＡＣＨプラチンとシュウ酸が反応してオキサリプラチンが生成される方向の反応が進行し，新たな平衡状態が生じることになる。そして，この新たな平衡状態においては，シュウ酸を添加する前の平衡状態に比べ，ジアクオＤＡＣＨプラチンの量が少なくなることが明らかであるから，上記の添加されたシュウ酸は，不純物であるジアクオＤＡＣＨプラチンの生成を防止し，かつ，ジアクオＤＡＣＨプラチンから生成されるジアクオＤＡＣＨプラチン二量体の生成を防止する作用を果たすものといえる。
他方，解離シュウ酸は，水溶液中のオキサリプラ
チンの一部が分解され，ジアクオＤＡＣＨプラチンとともに生成されるもの，すなわち，オキサリプラチン水溶液において，オキサリプラチンと水とが反応して自然に生じる上記平衡状態を構成する要素の一つにすぎないものであるから，このような解離シュウ酸をもって，当該平衡状態に至る反応の中でジアクオＤＡＣＨプラチン等の生成を防止したり，遅延させたりする作用を果たす物質とみることは不合理というべきである。
これに対し，被控訴人は，上記平衡状態に達した際には，解離シュウ酸は，更にオキサリプラチンが分解してジアクオＤＡＣＨプラチンが生成することを防止又は遅延させているものといえるのであり，このことは，生成された解離シュウ酸を仮に一部でも取り除けば，オキサリプラチンが分解する反応が進むことからして明らかである旨，⒝オキサリプラチンの分解によって生じる平衡状態には，平衡①ないし③があり得るところ，このうち，平衡①によって生成された解離シュウ酸は，平衡③におけるジアクオＤＡＣＨプラチン二量体の生成を，平衡③によって生成された解離シュウ酸は，平衡①におけるジアクオＤＡＣＨプラチンの生成を，平衡①において生成され，平衡②においてそのまま残った解離シュウ酸は，平衡②においてジアクオＤＡＣＨプラチンが減少することによって更に生じるオキサリプラチンの分解によるジアクオＤＡＣＨプラチンの生成をそれぞれ遅延させ得るものといえる旨を主張するので，以下検討する。
ａオキサリプラチンの分解に係る平衡状態が生じた際に，更にオキサリプラチンが分解してジアクオＤＡＣＨプラチンが生成されないのは，自然の理によって化学平衡の状態に達したからであり，解離シュウ酸がジアクオＤＡＣＨプラチンの生成を防止又は遅延させる作用を果たしているからであるとはいえない。
被控訴人は，平衡状態にあるオキサリプラチン溶液から解離シュウ酸を一部でも取り除けばオキサリプラチンの分解が進むことをその主張の根拠に挙げる。しかし，仮にそのようなことが想定できるとしても，それは，ル・シャトリエの原理によって新たな平衡状態に向かう反応が進むということ，すなわち，解離シュウ酸が当該平衡状態を構成する要素の一つであることを示しているにすぎず，これをもって，解離シュウ酸がジアクオＤＡＣＨプラチンの生成を防止又は遅延させる作用を果たす物質であることを示すものということはできない。
ｂ上記⒝の主張について


まず，被控訴人は，平衡③（オキサリプラチンからジアクオＤＡＣＨプラチン二量体とシュウ酸が生成される場合）があり得ることを前提とした主張をする。しかし，錯体化学を専門とする大阪薬科大学のＡ名誉教授（薬学博士）は，その陳述書（乙３３の４）において，「オキサリプラチンから直接的にジアクオＤＡＣＨプラチン二量体が生成する経路（答弁書がいう平衡③，並びにオキサリプラチンとジアクオＤＡＣＨプラチンとの反応）は考え難い」旨（７，８頁）を述べており，これを覆すに足りる証拠もないから，被控訴人主張の平衡③の存在はそもそもこれを認めることができない。したがって，被控訴人の上記⒝の主張のうち，平衡③の存在を前提とする主張は，その前提において理由がない。
⒝また，被控訴人は，平衡①において生成され，平衡②において残った解離シュウ酸がその後の平衡①におけるオキサリプラチンの分解によるジアクオＤＡＣＨプラチンの生成を遅延させ得る旨を主張する。
しかし，水溶液中でのオキサリプラチンの分解によって生じる平衡状態とは，平衡①に係る反応及び平衡②に係る反応からなる全体の反応系における平衡状態（すなわち，オキサリプラチンからジアクオＤＡＣＨプラチンと解離シュウ酸が生成され（平衡①），次に，当該ジアクオＤＡＣＨプラチンから同二量体が生成され（平衡②），その結果，ジアクオＤＡＣＨプラチンが減少することにより，更にオキサリプラチンからジアクオＤＡＣＨプラチンと解離シュウ酸が生成される（平衡①）といった一連の反応が全体として化学平衡の状態に達するということ）として把握されるものであり，被控訴人のいう「平衡①において生成され，平衡②において残った解離シュウ酸」なるものも，上記のような全体としての平衡状態を構成するから，当該解離シュウ酸をもって，平衡②においてジアクオＤＡＣＨプラチンが減少することによって更に生じるオキサリプラチンの分解によるジアクオＤＡＣＨプラチンの生成を遅延させる作用を果たす物質とみることは不合理というべきである。
したがって，被控訴人の上記主張も理由がない。
ウ小括
以上によれば，オキサリプラチン水溶液中の解離シュウ酸は，本件定義における「酸性または塩基性剤」に当たるものとは解されず，また，「不純物，例えばジアクオＤＡＣＨプラチンおよびジアクオＤＡＣＨプラチン二量体の生成を防止するかまたは遅延させ得る」ものともいえないというべきであるから，本件定義に照らしてみても，本件発明における「緩衝剤」としての「シュウ酸」は，解離シュウ酸を含むものではなく，添加シュウ酸に限られるものと解するのが相当である。
本件明細書のその他の記載について
さらに，本件明細書のその他の記載をみると，次のようなことがいえる。ア本件明細書の実施例に関する記載によると，実施例１ないし１７は，いずれも水に緩衝剤（実施例１ないし７においてはシュウ酸ナトリウム，実施例８ないし１７においてはシュウ酸）及びオキサリプラチンを混合することにより製造されるものとされており，緩衝剤は外部から加えられるものとされている。また，これらの実施例に係る成分表（表１Ａないし１Ｄ）には，上記製造時に加えられたシュウ酸又はシュウ酸ナトリウムの重量とこれに基づくモル濃度のみが記載され，また，これらの実施例に係る安定性試験の結果を示す表（表４ないし７）においても，上記成分表と同一のモル濃度が記載されており，解離シュウ酸を含むシュウ酸のモル濃度については何ら記載されていない。（以上につき，段落【００３４】ないし【００４７】，【００６３】ないし【００７１】）
このような実施例に関する記載からすると，本件明細書においては，「緩衝剤」の量（モル濃度）に関し，解離シュウ酸を考慮に入れている形跡は見当たらず，専ら加えられるシュウ酸等の量（モル濃度）のみが問題とされているものといえる。
イ被控訴人は，本件明細書には，実施例１８⒝として，シュウ酸を添加していないオキサリプラチン溶液組成物が記載されていること，これと実施例１及び８の安定性試験の結果に大差がないことから，本件発明の「緩衝剤」としての「シュウ酸」に解離シュウ酸が含まれることが裏付けられる旨主張する。
しかし，本件明細書では，実施例１８について，「比較のために，例えば豪州国特許出願第29896/95号…に記載されているような水性オキサリプラチン組成物を，以下のように調製した」と記載され（段落【００５０】），また，実施例１８の安定性試験の結果を示すに当たっては，「比較例１８の安定性」との表題が付された上で，実施例１８⒝については「非緩衝化オキサリプラチン溶液組成物」と表現されている（段落【００７３】）。そして，上記のとおり実施例１８と同様の水性オキサリプラチン組成物とされる「豪州国特許出願第29896/95号」は，本件明細書で従来技術として挙げられるもの（段落【００１０】）にほかならない。以上のような本件明細書の記載を総合すれば，被控訴人が指摘する実施例１８⒝は，「実施例」との文言が用いられてはいるものの，本件発明の実施例ではなく，実施例との比較例として理解されるべきものであることが明らかといえる。
なお，被控訴人は，安定性試験の結果において，実施例１８⒝と実施例１及び８との間に大差がないことをもって，実施例１８⒝が本件発明の実施例であることの根拠とする。しかし，本件明細書の表１Ａ，表１Ｂ，表４及び表５の記載によると，実施例１及び８に添加された緩衝剤のモル濃度はいずれも「0.00001M」(1x10-5M)であって，構成要件Ｇを満たさないものであるから，実施例１及び８はそもそも本件発明の実施例とはいえないもの（本件特許に係る補正等の経過の中で，実施例から除外されたものなど）ということになる。してみると，実施例１８⒝と実施例１及び８との間で安定性試験の結果に大差がないという事実が，実施例１８⒝が本件発明の実施例であることを根拠付けるものということはできない。


以上のとおり，本件明細書の実施例１８⒝が本件発明の実施例ではなく，実施例との比較例として理解されることからすれば，これに関する本件明細書の記載は，被控訴人が主張するように，本件発明の「緩衝剤」に解離シュウ酸が含まれることを裏付けるものではなく，むしろ，本件発明が，シュウ酸を添加していないオキサリプラチン溶液組成物である実施例１８⒝とは異なるものであること，すなわち，「緩衝剤」としてシュウ酸等が添加されたものであることを示すものということができる。ウまた，被控訴人は，本件明細書の段落【００２３】には，「緩衝剤は，有効安定化量で本発明の組成物中に存在する。」，「緩衝剤は，…の範囲のモル濃度で存在するのが便利である。」と記載され，「緩衝剤」について，飽くまでも「存在」する「モル濃度」が記載されていることから，本件発明の「緩衝剤」は添加されたものに限られない旨を主張する。
しかし，
た「緩衝剤」が組成物に「包含」されるということと同義であり，これによって，当該組成物中の「緩衝剤」の由来について，添加されたものに限るか否かの解釈が当然に定まるものではなく，他の根拠に基づいて，本件発明の「緩衝剤」を外部から添加されたものに限るとの解釈をとることが，上記文言と矛盾するということにはならない。
したがって，被控訴人の上記主張には理由がない。
エ以上によれば，本件定義以外の本件明細書の記載に照らしてみても，本件発明における「緩衝剤」としての「シュウ酸」は，解離シュウ酸を含むものではなく，添加シュウ酸に限られるものと解するのが相当といえる。
本件発明の目的（乙１発明との関係）について
ア前記   で述べたとおり，本件特許の特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載を総合すれば，本件発明は，乙１発明を含むオキサリプラチンの従来既知の水性組成物（オキサリプラチンと水のみからなるオキサリプラチン水溶液）の欠点を克服・改善すること，すなわち，乙１発明等に比して生成されるジアクオＤＡＣＨプラチンやジアクオＤＡＣＨプラチン二量体といった不純物が少ないオキサリプラチン溶液組成物を提供することをその目的とし，その解決手段として，所定量の「シュウ酸又はそのアルカリ金属塩」を「緩衝剤」として包含する構成を採用したものであると認められる。
そして，これを前提とすれば，本件発明の「緩衝剤」は，乙１発明において生成される上記不純物の量に比して少ない量の不純物しか生成されないように作用するものでなければならない。しかるところ，水溶液中のオキサリプラチンの分解により平衡状態に達するまで自然に生成される解離シュウ酸は，乙１発明中にも当然に存在するものであるから，このような解離シュウ酸のみでは，乙１発明に比して少ない量の不純物しか生成されないように作用することは通常考え難いことといえる。他ずれの実施例（ただし，実施例１及び８が本件発明の実施例に当たらなにおいても，「緩衝剤」と
しての「シュウ酸またはそのアルカリ金属塩」は外部から加えられたものであり，乙１発明と同様のオキサリプラチン溶液組成物であると認められる実施例１８⒝と比較し，安定性試験の結果において有意に少ない量の不純物しか生成されていないことが示されているのである（本件明細書の段落【００６３】ないし【００７４】（表４ないし８）によれば，１か月経過後の不純物の合計量は，実施例１８⒝では０．５３％ｗ／ｗであるのに対し，実施例中最も少ない実施例７では０．１１％ｗ／ｗ未満，最も多い実施例２でも０．３９％ｗ／ｗである。）。以上のような本件発明の目的及び本件発明と乙１発明との関係に照らしてみても，本件発明における「緩衝剤」としての「シュウ酸」は，解離シュウ酸を含むものではなく，添加シュウ酸に限られるものと解するのが相当といえる。
イこれに対し，被控訴人は，本件明細書の段落【００１２】ないし【００１７】では，凍結乾燥物質を再構築した場合（水溶液にした場合）の欠点が説明され，それに続いて，水性溶液中でのオキサリプラチンの分解による不純物生成の問題があること及び「すぐに使える形態の製薬上安定なオキサリプラチン溶液組成物を提供することによりこれらの欠点を克服することが，本発明の目的である」ことが説明されていることからすると，本件発明は，凍結乾燥物質を水に溶かしたものについての欠点を克服するための発明であるから，乙１発明とは観点の異なる発明であって，乙１発明の改善を目的とした発明ではない旨主張する。しかし，本件明細書においては，凍結乾燥粉末形態のオキサリプラチン生成物のみならず，豪州国特許出願第29896/95号（WO96/04904）に係るオキサリプラチン水溶液についても従来技術として挙げられた上で（段落【００１０】），オキサリプラチンの水溶液中において不純物が生成されるという問題及び有意に少ない量しか不純物を生成しないより安定なオキサリプラチン溶液組成物を開発するという課題についての説明がされ（段落【００１３】ないし【００１６】），さらに，本件発明の組成物が，オキサリプラチンの従来既知の水性組成物よりも製造工程中に安定で，ジアクオＤＡＣＨプラチン等の不純物が少ない旨が記載されている（段落【００３１】）のであるから，本件発明が，乙１発明を含む従来既知のオキサリプラチン溶液組成物における不純物生成の問題を克服，改善することを目的とする発明であって，専ら凍結乾燥物質を水に溶かしたものについての欠点を克服するための発明などではないことは明らかである（そもそも，凍結乾燥形態のオキサリプラチン生成物は，患者への投与の直前に再構築されて利用されるものであるから（本件明細書の段落【００１２】），凍結乾燥物質を水に溶かしたものについて，時間の経過による不純物の生成が問題とされること自体考え難いことといえる。）。したがって，被控訴人の上記主張は理由がない。
まとめ
以上の検討結果を総合すれば，控訴人主張の「外国における対応特許等の出願経過」を考慮するまでもなく，本件発明における「緩衝剤」としての「シュウ酸」は，添加シュウ酸に限られ，解離シュウ酸を含まないものと解される。
しかるところ，被告製品は，解離シュウ酸を含むものの，シュウ酸が添加されたものではないから，「緩衝剤」を含有するものとはいえず，構成要件Ｂ，Ｆ及びＧの「緩衝剤」に係る構成を有しない。
そうすると，被告製品は，その余の構成要件について検討するまでもなく，本件発明の技術的範囲に属しないものと認められる。
３時機に後れた攻撃防御方法の却下について
当裁判所は，被控訴人が，当審の第２回口頭弁論期日（平成２８年９月２０日）においてした同月１６日付け「訴えの変更申立書」と題する書面（以下「本件追加主張書面」という。）に基づく主張について，控訴人の申立てにより，時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとしてこれを却下したが，その理由は次のとおりである。


平成２８年２月１７日判決言渡
平成２７年（行ケ）第１００９０号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２８年２月３日
判決
原                  告        Ｘ１原                  告       Ｘ２２名訴訟代理人弁   理士         山田卓   二
柳橋泰   雄
植村森   平
被                  告        特許庁   長官
指定代理人          大内俊   彦
冨岡和   人
長馬   望
田中敬   規
主文
１特許庁が不服２０１３－１４９６９号事件について平成２６年１２月２４日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告らの求めた裁判
主文同旨。
第２事案の概要
本件は，特許拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は，進歩性判断の当否である。
１特許庁における手続の経緯
原告らは，発明の名称を「盲鋲素子及びその使用」（下記本件補正により「盲鋲素子及びその使用方法」と変更）とする発明について，平成１９年１０月３０日に特許出願をしたが（パリ条約による優先権主張；２００６年１１月３日（本願優先日），同年１２月１日，（ＥＰ）欧州特許庁），平成２５年３月１４日付けの拒絶査定を受けたので，同年７月１８日に，これに対する不服の審判を請求した。特許庁は，上記請求を不服２０１３－１４９６９号として審理をした上，平成２６年１２月２４日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同審決謄本は，平成２７年１月１４日，原告らに送達された（附加期間９０日）。
２本願発明の要旨
本願に係る特許請求の範囲請求項１に記載された発明（本願発明。平成２４年１１月１３日付けの手続補正（本件補正）による補正後のもの）の要旨は，次のとおりである。
「頭部（２）及び軸部（３）を持つ盲鋲素子（１，２１）であって，軸部（３）が，頭部（２）から遠い方の端部の範囲に，雌ねじ（４）又はボルト（２３）用受入れ部（２２）を持ち，かつ雌ねじ（４）又はボルト（２３）用受入れ部（２２）と頭部（２）との間に変形区域（５）を持ち，頭部（２）が軸部（３）より大きい外径を持っているものにおいて，盲鋲素子（１，２１）の変形後に環状降起の形の環状止め頭部（１１）を形成するため，軸部（３）が，変形区域（５）の中央の周範囲にのみ，軸部（３）にある複数の穴（７）により，軸部壁（６）の弱体化部を持っていることを特徴とする，盲鋲素子。」
３審決の理由の要旨（争点と関係の薄い部分はフォントを小さく表記する。）本願発明は，刊行物１（特開昭５１－１３０７６０号公報。甲１）に記載された発明（引用発明），刊行物２（特開昭６４－７４３０７号公報。甲２）に記載された事項及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項により特許を受けることができない。
(1)引用発明の認定
「頭部３及び管状部を持つ管状部材４であって，管状部が，頭部３から遠い方の先端部を持ち，頭部３が管状部より大きい外径を持っているものにおいて，管状部材４の屈曲後に拡開部９を形成するため，管状部が，複数の溝孔６が形成された領域の中央の周範囲にのみ，拡大溝孔６ａによって複数の狭幅部４ａを持っている，管状部材４。」
(2)本願発明と引用発明の対比
引用発明の「頭部３」，「管状部」は，それぞれ本願発明の「頭部（２）」，「軸部（３）」に相当する。引用発明の「管状部材４」は，リベット５の一部であるから，本願発明の「盲鋲素子（１，２１）」に該当する。引用発明の「先端部」は，本願発明の「端部」に相当する。引用発明の「管状部材４の屈曲後」は，本願発明の「盲鋲素子（１，２１）の変形後」に相当する。引用発明の「複数の溝孔６が形成された領域」は，「溝孔６によって分割された管状部材４が狭幅部４ａにおいて折曲げられ外方へ屈曲」するから，本願発明の「変形区域（５）」に相当する。引用発明の「複数の狭幅部４ａ」は，「狭幅部４ａに応力が集中」し「狭幅部４ａにおいて折曲げられ」るから，本願発明の「軸部壁（６）の弱体化部」に相当する。
また，引用発明の「拡開部９」は，「二枚の部材２０，２１は頭部３と拡開部９とにより挟み固定される」ものであるから，本願発明の「環状降起の形の環状止め頭部（１１）」と引用発明の「拡開部９」とは，「止め頭部」という限りで共通する。
（一致点）
頭部及び軸部を持つ盲鋲素子であって，軸部が，頭部から遠い方の端部を持ち，頭部が軸部より大きい外径を持っているものにおいて，盲鋲素子の変形後に止め頭部を形成するため，軸部が，変形区域の中央の周範囲にのみ，軸部壁の弱体化部を持っている，盲鋲素子。
（相違点）
本願発明は，軸部が，頭部から遠い方の端部「の範囲に，雌ねじ（４）又はボルト（２３）用受入れ部（２２）を持ち，かつ，雌ねじ（４）又はボルト（２３）用受入れ部（２２）と頭部（２）との間に変形区域（５）」を持ち，止め頭部が「環状降起の形の環状止め頭部（１１）」であり，「軸部にある複数の穴（７）により」
軸部壁の弱体化部を形成するのに対し，
引用発明は，管状部の先端部に雌ねじ又はボルト用受入れ部を持っておらず，止め頭部が拡開部９であり，拡大溝孔６ａによって複数の狭幅部４ａを持っている点。
(3)相違点についての判断


本願優先日前に，リベットの軸部が，頭部から遠い方の端部の範囲に，雌ねじを持ち，かつ，雌ねじと頭部との間に変形区域を持つことは，周知技術である（航空工学辞典（注：「航空学辞典」の明らかな誤記。甲１１）７１７頁，刊行物２のＦＩＧ．３，特開２００１－１２４０３８号公報（甲９）の図１（ｂ）及び図２（ｃ））。刊行物１には，「穿孔刃１の背面が管状部材４の先端面を押圧して引抜き方向へ移動するため・・・管状部材４が狭幅部４ａにおいて折曲げられ外方へ屈曲して拡開部９を形成する」ことが記載されているところ，上記周知技術は，雌ねじに棒状部材の雄ねじをねじ込み，棒状部材を引き上げることにより軸部を変形するものである。
また，引用発明の「複数の溝孔６が形成された領域」は，複数の溝孔６が管状部の軸線方向へ延びることにより，当該領域が外方へ屈曲するものであるところ，上記周知技術の変形区域は，軸部が適当な肉厚を有することにより変形を生じるものである。
そうすると，引用発明において，管状部材４を屈曲させるために，上記周知技術を適用して，引用発明の先端部「の範囲に，雌ねじを持ち，かつ雌ねじと頭部との間に変形区域」を持つようにし，止め頭部を「環状降起の形の環状止め頭部」とすることは，当業者が容易に想到し得たことである。
また，引用発明の「複数の狭幅部４ａ」は，拡大溝孔６ａによって形成されたものであるが，拡大溝孔６ａは，溝孔６の中央部を円周方向へ拡大させて形成したもの，すなわち，溝孔６の管壁を円周方向により多く穿いて形成したものであるから，引用発明に上記周知技術を適用する際に，引用発明の拡大溝孔６ａを参酌して，「軸部にある複数の穴により」軸部壁の弱体化部を形成することは，当業者が容易になし得たことである。
さらに，刊行物２には，「本差し込み式留め具に板材のような外部部品を構造部材又は工作物（１９又は３０）に固着するねじ又はボルトを挿入し，それらねじ又はボルトを締め付け，固定する事が可能となる。」と記載されているから，雌ねじを「ボルト用受入れ部」とすることに格別の困難性はない。
以上を総合すると，引用発明に刊行物２に記載された事項及び上記周知技術を適用して，相違点に係る本願発明の構成とすることは，当業者が容易になし得たことである。
また，本願発明が奏する効果は，全体としてみて，引用発明，刊行物２に記載された事項及び上記周知技術から，当業者が予測できる範囲内のものであって，格別なものでない。
したがって，本願発明は，引用発明，刊行物２に記載された事項及び前記周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。
第３原告らの主張
１取消事由１（対比の誤り及びそれに基づく一致点の認定誤り，相違点の看過）(1)「盲鋲素子の変形後に止め頭部を形成するため」という構成を一致点とするのは，誤りである。
なぜならば，“止め頭部”について，引用発明の止め頭部（拡径部９）は，例えば，管状部材の中心から径方向外側に向かって放射状に広がる“コスモスの花弁”のような形状をしており，周方向に不連続に分離しているのに対し，本願発明の止め頭部（１１）は，周方向に連続した“環状隆起”で，頭部と協働して板等を挟む力は引用発明の不連続な拡径部よりもはるかに優れており，本願発明の止め頭部と引用発明の拡径部は，その構造及び機能の点で相違するからである。(2)また，「軸部が，変形区域の中央の周範囲にのみ，軸部壁の弱体化部をもっている」という構成を一致点とするのは，誤りである。なぜならば，引用発明では，変形区域の全体に弱体化部（溝孔６）が設けられているので，引用発明のリベットは「変形区域の中央の周範囲にのみ弱体化部をもっている」ものではないし，溝孔（６）のない軸部壁部分は変形しないので，環状止め頭部の形成を精確に規定するという本願発明が解決すべき課題を有していないからである。本願発明の弱体化部（穴）７は，「実際の変形領域の中央になくても，常に，弱体化部（穴）７の位置から，弱体化部（穴）７を膨らみの頂点とするような変形を開始することができる」という機能（本件機能）により，厚みの厚い板であっても環状止め頭部（１１）形成して，強固に締結することができるが，引用発明の拡大溝孔６ａは，実際の変形領域の中央に位置しない場合，概ね，拡大溝孔６ａの位置から，拡大溝孔６ａを屈曲の頂点とするような変形を開始することはなく，本件機能を有していない。また，引用発明の拡大溝孔６ａは，元々座屈変形の起点となる分割片４の軸方向中央部の座屈応力を増大させるのに一部寄与するにすぎず，拡大溝孔６ａを溝孔６の軸方向中央部以外に配置した場合，全く機能を果たすことができない。すなわち，引用発明の拡大溝孔６ａは，寸法を変更した分だけ応力の値が変わるという自明の効果を越える格別の効果は有さず，穴のない連続した軸部壁（６）に穴部を設けたことによる本願発明の弱体化部（穴）７がもたらす著しい効果（環状止め頭部（１１）形成が精確に規定できる）とは，機能の点で，大きく異なる。
(3)引用発明において，本願発明の穴（７）に相当する箇所は溝孔６である。引用発明における拡大溝孔６ａは，溝孔６の一部を拡幅した箇所であって，閉じられた線図で画定されておらず，それ自体が“穴”を構成するものでない。拡大溝孔６ａが溝孔６と異なる独立した孔であれば，参照番号として“６”以外の番号を付けたはずであり，“６ａ”という参照番号は，拡大溝孔６ａが溝孔６の一部であることを明確に示している。本願発明の穴（７）が引用発明の溝孔６に対応するという前提に立つと，本願発明では弱体化部（穴）７が変形区域の軸方向中央にのみ設けられているのに対し，引用発明では弱体化部（溝孔６）が変形区域の全体に設けられているという点で相違する。それにもかかわらず，審決には，この相違点を看過した誤りがある。
なお，本件補正で除外したスリットは横に長いスリットであって，縦長のスリットの形状は，本件補正によって除外されないから，引用発明の溝孔６が本願発明の穴（７）に該当するという主張は，本件補正とは矛盾しない。
２取消事由２（相違点についての判断誤り）
仮に，審決に記載の一致点及び相違点の認定を前提としても，審決の相違点についての判断には誤りがある。
(1)引用発明に対する審決の認定した周知技術の適用の可否審決は，引用発明に対する周知技術の適用は，当業者にとって，容易に想到できたものと判断した。


確かに，航空学辞典７１７頁の「リブナット」，刊行物２のＦＩＧ．３，特開２００１－１２４０３８号公報の図１（ｂ）及び図２（ｃ）には，リブナット（管状軸部）の内面下部に雌ねじを形成し，リブナットの内部にその上方から心棒（雄ねじ）を挿入してこれを雌ねじに螺合し，その状態で心棒を引き上げることによって，リブナットの胴部を挫屈させることが記載されている（挫屈後，心棒はリブナットから取り除かれる。）。しかしながら，引用発明の盲鋲素子は，先端に穿孔刃１を有する軸状部材２を管状部材４にその下端から挿入するもので，軸状部材２を介して管状部材４に所定の軸方向の荷重を加えてこれを座屈（屈曲）させることによって拡開部９を形成し（第２図），この拡開部９と頭部３との間に板２０，２１を保持するもので，その後，更に軸状部材２を軸方向に引っ張ることによって軸状部材２は小径の切断箇所８で切断され，切断後の軸状部材２の先端部分は，管状部材４の中に残る。
したがって，引用発明の軸状部材と上記各文献に記載された技術の心棒は，構造的にも機能的にも全く異なり，“引用発明において，管状部材４を屈曲させるために，上記技術を適用”するという発想は，後知恵である。
むしろ，引用発明に，上記技術に係る構造を適用することには阻害要因がある。すなわち，上記技術には，盲鋲素子が定着せず，場合によっては側方へ屈曲するか，又は外方に向かって形成すべき隆起が内方へしわになるという問題がある。また，引用発明に上記技術に係る構造を適用した場合，管状部材（４）の頭部（３）から遠い方の下端部に雌ねじを設けた上で，更に管状部材（４）の下端部に雌ねじを設けることができたとしても，この管状部材（４）には，先端に穿孔刃（１）を有する軸状部材（２）が嵌装され，更に管状部材（４）に雄ねじが形成された棒状部材を嵌装することはできず，棒状部材の雄ねじを雌ねじにねじ込んで棒状部材を引き上げて管状部材（４）を変形させることはできない。また，引用発明において，管状部材（４）に嵌装された「先端に穿孔刃（１）を有する軸状部材（２）」は必須の構成であり，先端に穿孔刃（１）を有する軸状部材（２）に代えて，上記技術に係る構造を採用して，雄ねじが形成された棒状部材を嵌装することはできない。(2)引用発明に対して審決の認定した周知技術又は刊行物２に記載された発明
（刊行物２発明）を適用した場合の構成
引用発明の溝孔６は，本願発明の従来技術である細長いスリットである。溝孔６で分割された分割片４の強度と，その上下の溝孔のない軸部壁の強度とは大きな差があり，軸方向の荷重をかけても，分割片４は変形するが，その上下の溝孔のない軸部壁は変形しない。
したがって，引用発明に，溝孔のない軸部壁だけで構成される上記技術又は刊行物２を適用しても，分割片４だけが外側へ折れ曲がって，細長い部材が放射状に広がった拡開部９が形成されるにすぎない。
なお，更に大きな荷重をかけた場合には，拡開部９の下側の穴のない軸部壁部分，すなわち，止め頭部として機能しない部分が若干変形する可能性があるが，そのような場合には，強度的に考えて，拡開部９が根元で切れて離脱するおそれがあり，現実にはあり得ない。
引用発明に周知技術を適用したとしても，本願発明において，変形区域（５）の肉厚に関する記載はないから，変形区域の構造を「軸部が適当な肉厚を有することにより変形が生じるもの」に限られないから，引用発明の「複数の溝孔６」に換えて周知技術の「軸部が適当な肉厚を有することにより変形を生じる」との事項を用いても，本願発明に想到しない。また，拡大溝孔６ａの機能を維持するために，拡大溝孔６ａの長さを変更して短くする理由はなく，本願発明の穴（７）には想到しない。
(3)顕著な効果についての判断の誤り
引用発明では，止め頭部の形成を規定できるよう変形することはできるが，止め頭部として，環状部材４に対応する細長い部材が放射状に広がった拡開部９が形成され，リベットの板への締結強度に劣るという問題を有し，他方，従来技術及び刊行物２に記載の留め具では，部材への締結強度は確保できるが，留め具が定着せず，場合によっては側方へ屈曲するか，又は外方へ向かって形成すべき隆起が内側へしわになる問題が生じる。本願発明は，引用発明や従来技術及び刊行物２発明では不可能であった「止め頭部の形成が精確に規定でき，かつ部材への十分な締結強度を確保可能な盲鋲素子」を提供できることになった。
したがって，本願発明が奏する効果は，格別なものでないという審決の判断は誤りである。
第４被告の反論
１取消事由１に対し
(1)本願発明の「盲鋲素子（１，２１）の変形」は，本願明細書における，「変形区域の外方への屈曲は，従って弱体化部により決定される個所において始まる」（【００１５】）及び「穴７の範囲に形成されている軸部壁６の中央縦範囲１２が外方へ変形し，それにより具体的に軸部３のこの弱体化部の範囲において，従って軸部３の短い軸線方向長さにわたって，軸部３の変形が始まる。雌ねじ４がねじ心金によりさらに板９のほうへ引張られると，図４に示す状態が生じ，変形区域５の完全な変形により，板９の壁厚に相当する範囲を除いて，止め頭部１１が形成される」（【００４０】）との各記載からすると，盲鋲素子（１，２１）の変形区域（５）の外方への屈曲のことである。一方，引用発明の「管状部材４の屈曲」とは，「溝孔６によって分割された管状部材４が狭幅部４ａにおいて折曲げられ外方へ屈曲」（甲１・２頁左下欄３～５行）することである。そうすると，引用発明の「管状部材４の屈曲」と本願発明の「盲鋲素子（１，２１）の変形」とは，盲鋲素子が外方へ屈曲する点で共通する。


また，「変形」との用語に関して，本願明細書には，「軸部の縦軸線に対して平行に設けられる４つのスリットが，変形区域の全長にわたって延びている。・・・４つのスリットの間にある橋絡片の変形が，橋絡片の大きい屈曲長のため，変形区域の所定の個所では行われない。」（【００１０】）との記載があり，４つのスリットの間にある橋絡片に対しても用いられている。したがって，引用発明の「管状部材４の屈曲後」は，本願発明の「盲鋲素子（１，２１）の変形後」に相当する。本願発明の「環状止め頭部（１１）」は，本願明細書における，「比較的薄壁の板９は頭部２と止め頭部１１との間に締付けられている。」（【００４８】）との記載からすると，周方向に連続した環状隆起で，頭部２と協働して板を締め付けるものである。一方，引用発明の「拡開部９」は，刊行物１の「二枚の部材２０，２１は頭部３と拡開部９とにより挟み固定される」（２頁左下欄８～９行）及び「穿孔刃が管状部材を拡開させ管状部材の頭部と協働して部材を挟み固定する」（３頁右上欄７～９行）との記載からすると，頭部３と協働して部材２０，２１を挟み固定するものである。このように，引用発明の「拡開部９」と本願発明の「環状止め頭部（１１）」とは，頭部と協働して部材を挟み固定するという機能において共通し，形状・構造において相違する。
また，「止め頭部」との用語に関して，本願明細書には，「本発明による盲鋲素子では，間にある橋絡片を持つ長いスリットは設けられないので，盲鋲ナットは著しく短く構成され，異なる形状の隆起を持っている。隆起は縦方向に延びるスリットを持つ盲鋲素子がその止め頭部で板に当接しない大きい扇形範囲とは異なり，ほぼ環状の大きい支持面として現われる。」（【００１７】）との記載があり，縦方向に延びるスリットを持つ盲鋲素子が板に当接する部分を「止め頭部」としている。したがって，引用発明の「拡開部９」と本願発明の「環状止め頭部（１１）」とは，「止め頭部」という限りで共通し，本願発明では，止め頭部が「環状降起の形の環状止め頭部（１１）」であるのに対し，引用発明では，止め頭部が拡開部９である点で相違する。
以上により，引用発明の「管状部材４の屈曲後」は，本願発明の「盲鋲素子（１，２１）の変形後」に相当し，引用発明の「拡開部９」と本願発明の「環状止め頭部（１１）」とは，「止め頭部」という限りで共通するから，引用発明の「管状部材４の屈曲後に拡開部９を形成するため」との構成と本願発明の「盲鋲素子（１，２１）の変形後に環状降起の形の環状止め頭部（１１）を形成するため」との構成とは，「盲鋲素子の変形後に止め頭部を形成するため」という構成で一致する。したがって，「盲鋲素子の変形後に止め頭部を形成するため」という構成を一致点とした審決に，誤りはない。
(2)本願発明の「変形区域（５）」について，本願明細書には，「図１及び２は，据え込みされる前の盲鋲ナット１の第１実施例を示している。盲鋲ナット１は頭部２及び軸部３を持っている。軸部３は，頭部２から遠い方の端部に雌ねじ４を持ち，雌ねじ４と頭部２との間に変形区域５を持っている。原則的にこの変形区域５は頭部２の所まで延びている。なぜならば，この範囲で盲鋲ナット１は，雌ねじ４へ引張り力を導入する際，変形するからである。実際には，盲鋲ナットは板状部材９特に板に鋲止めされているので，この変形区域５は，頭部２から遠い方にある板の側の所までしか延びていない。」（【００３４】）との記載があり，図１には，変形区域５として，盲鋲素子１の頭部２から下方に軸部壁６の薄肉部分（軸部壁６の厚肉部分には雌ねじ４が設けられている。【００３７】に具体的寸法が記載されている。）までの範囲が示されている。これらの記載からみて，本願発明の「変形区域（５）」は，盲鋲素子１の頭部２から下方にある引張り力を導入する際変形する軸部壁６の薄肉部分のことであり，比較的薄壁の板９（図４）や比較的厚壁の板９（図５）を鋲止めする際に，実際に変形し止め頭部１１を形成する“実際”の変形区域５とは異なる。一方，引用発明の「複数の溝孔６が形成された領域」は，「引抜き方向へ移動するため溝孔６によって分割された管状部材４が狭幅部４ａにおいて折曲げられ外方へ屈曲して拡開部９を形成する」（甲１・２頁左下欄２～５行）ものである。そうすると，引用発明の「複数の溝孔６が形成された領域」と本願発明の「変形区域（５）」とは，引張り力が作用すると，変形する部分である点で共通する。また，「変形区域」との用語に関して，本願明細書には，「軸部の縦軸線に対して平行に設けられる４つのスリットが，変形区域の全長にわたって延びている。」（【００１０】）との記載があり，軸部の縦軸線に対して平行にて延びている４つのスリットの部分を「変形区域」としているから，引用発明の「複数の溝孔６が形成された領域」は，「変形区域（５）」に相当する。