ないし了承の下，一審原告会社において，金融資産の運用に直接に携わり，外部協力者の協力・助言を受けるなどして自ら損失分離スキームの構築・維持を行った者であり，平成１５年６月２７日に取締役に就任した以降も，取締役の善管注意義務及び監視義務に違反し，損失分離スキームを中止ないし是正させるための措置を何ら講じておらず，損失分離状態を前提とした虚偽の計算書類が作成されていたことを認識していたものと認められること，②一審被告Ａ４についても，一審被告Ａ２の指示ないし了承の下，一審被告Ａ３の部下として一審被告Ａ３とともに，一審原告会社において，金融資産の運用に直接に携わり，外部協力者の協力・助言を受けるなどして自ら損失分離スキームの構築・維持を行った者であり，平成１８年６月２９日に取締役に就任した以降も，取締役の善管注意義務及び監視義務に違反し，損失分離スキームを中止ないし是正させるための措置を何ら講じておらず，損失分離状態を前提とした虚偽の計算書類が作成されていたことを認識していたものと認められることからすると，会社法４６１条１項に違反する本件剰余金の配当等の実施が行われることについて，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４が，業務執行者又は総会議案提案取締役として「注意を怠らなかった」ということはできない。
権利濫用の抗弁について
一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４は，一審原告会社による会社法４６２条１項に基づく請求は，著しく公平に反するものであって，権利濫用に当たる旨主張する。
一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４は，訂正後の連結貸借対照表に基づいて分配可能額を算定すれば，分配可能額は十分にあったと主張するが，会社法の配当規制は，単体の貸借対照表に基づくものであり，任意に連結貸借対照表も考慮に入れた配当規制を選択した連結配当規制適用会社（会社計算規則１５８条４号）でない限り，単体の貸借対照表に基づいて分配可能額を算定することになる。そして，一審原告会社が，連結配当規制会社を選択することなく，単体の貸借対照表による分配可能額に基づき会社法４６２条１項の請求をすることは何ら権利の濫用になるものではない。
また，一審原告会社の株主らは，本来取得できなった分配可能額を超えた剰余金の分配に与り，取締役らから分配可能額を超えて分配された額を回収することは二重に利益を得ることになり，著しく不公平であるとも主張するが，分配可能額を超えて分配がされた場合には，株主であっても，交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭の支払義務を負っている上（会社法４６２条１項，４６３条２項），取締役らが損害賠償義務を履行して分配可能額を超えた分配額に相当する額が会社財産に回復したとしても，個々の株主が直接利益を受けるわけではないから，二重に利得するものとはいえず，著しく不公平であるともいえない。
一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４の上記主張は，採用できない。
信義則ないし過失相殺の抗弁について
一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４は，一審原告会社の方針に従い一連の行為に関与したものであるから，信義則又はクリーンハンズの原則から一審原告会社の会社法４６２条１項に基づく請求は棄却されるべきであるとか，過失相殺の規定の類推適用により責任額が減額されるべきであると主張する。しかしながら，株式会社及び共同訴訟参加した株主が取締役に対し，善管注意義務違反等を理由として損害賠償を求める事案において，取締役は株式会社の機関であるから，これとは独立した株式会社の過失を観念することは困難であること，取締役は，株主総会において選任され，株式会社に対し，取締役会を通じて代表取締役の業務の執行が適正に行われるようにするべき監視義務を負っているのであるから，代表取締役等による違法又は不正な行為が行われていることを認識しながら，その指示に従っていたということは，取締役の監視義務に違反することにほかならず，これを取締役に有利な事情として考慮することは困難であることからすると，取締役の監視義務違反が明らかな事案において，信義則又はクリーンハンズの原則の適用，過失相殺の規定の類推適用により，取締役の責任の免責又は軽減を認めることはできない。また，会社法４６２条１項に基づく責任は，会社財産の不当な流出を防止し，会社債権者と株主との利害を調整する趣旨で法定された特別責任であって厳格な免責要件が定められていること（同条３項）からしても，過失相殺の規定の類推適用による責任軽減を肯定することは相当でない。この点を措くとしても，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４は，いずれも自ら損失分離スキームの構築・維持を実行した者であり，取締役に就任した以降も，取締役の善管注意義務及び監視義務に違反し，損失分離スキームを中止ないし是正させるための措置を何ら講じていなかったというのであるから，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４について，その責任を軽減すべき事由があるとはいえない。
一審被告Ａ３は，歴代の社長や会長に対して損失の開示を進言した旨主張し，その旨供述するけれども（乙Ｄ１～４，原審における一審被告Ａ３本人），一審被告Ａ３自身，最終的には，一審被告Ａ５らの損失を先送りするという意見に同調し，取締役会等の正式な場面で意見を述べることはなかったというのであるから（原審における一審被告Ａ３本人），取締役の監視義務に違反することは明らかであり，一審被告Ａ３について，その責任を軽減すべき事由があるとはいえない。
一審被告Ａ４も，従業員時代に一審原告会社の意思決定に基づく指示等に従ったにすぎず，上司に損失の公表を進言したものの，これを拒絶されたなどの事情があるというが，本件において，一審被告Ａ４は取締役としての責任を問われているのであって，財務部門の従業員時代の行為の責任を問われているものではない。そして，一審被告Ａ４は，従業員時代に損失分離スキームの構築・維持に深く関与し，損失分離の実態を知悉していたにもかかわらず，平成１８年６月２９日に取締役に就任した後においても，損失の公表に向けた意見を述べることなどなく，かえって，違法な本件剰余金の配当等に関与したものであるから，一審被告Ａ４について，その責任を軽減すべき事由があるとはいえない。
一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４の上記主張は，採用できない。
損益相殺の主張について
３６


号）において，別件詐害行為取消訴訟の原告である一審原告会社と被告である一審被告Ａ４の妻Ｌ及び利害関係人である一審被告Ａ４との間で裁判上の和解が成立し，同和解に基づき，Ｌが５０万円を，一審被告Ａ４が２５０万円をそれぞれ一審原告会社に対し支払ったことは，一審原告会社と一審被告Ａ４との間に争いがなく，一審原告会社，一審被告Ａ５，一審被告Ａ３との関係でも弁論の全趣旨によってこれを認めることができる。そして，一審原告会社は，上記和解で支払われた合計３００万円を損害から控除することを争わない旨陳述し，一審原告株主もこれに特段の異議を述べていないところ，これは，一審被告Ａ５，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４の会社法４６２条１項に基づき支払義務を負う額の元金から上記３００万円を控除することを容認する趣旨と解される。
したがって，一審被告Ａ５，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４が会社法４６２条１項に基づき支払義務を負う５８６億７５９６万８９３６円から３００万円を控除すべきである。
小括
以上によれば，第６類型に係る一審原告会社の請求（一部請求）は，全部理由があるが，第６類型に係る一審原告株主の請求は，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４に対し，５８６億７２９６万８９３６円及び遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。なお，一審被告Ａ５は，控訴も附帯控訴もしていないから，一審原告株主に不利益に変更することはできない。
４第７類型（課徴金・罰金関係）について
認定事実（課徴金・罰金の納付等の事実）
前記前提事実，証拠（後記認定事実末尾記載の証拠）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
ア虚偽の記載のある有価証券報告書の提出については，従前から，罰金，課徴金の対象とされ，罰金については，個人が５年以下の懲役もしくは５００万円以下の罰金又は併科，法人が５億円以下の罰金とされていた（平成１８年法律第６５号による改正前の証券取引法（旧証券取引法）１９７条１項１号，２０７条１項１号）が，平成１８年法律第６５号による改正によって，個人が１０年以下の懲役若しくは１０００万円以下の罰金又は併科，法人が７億円以下の罰金と加重され（同改正後の金商法１９７条１項１号，２０７条１項１号），同改正部分は同年７月４日に施行された（附則１条１項）。
また，四半期報告書の提出は，従前は，証券取引所の自主ルールとされていたが，上記改正によって，法定化される（金商法２４条の４の７）とともに，その虚偽記載が，罰則・課徴金の対象とされ（同法１７２条の２第２項，１９７条の２第６号，２０７条１項２号），平成２０年４月１日以後に開始する事業年度から適用された（附則１５条，１６条）。その後，平成２０年法律第６５号による改正により，課徴金の根拠条文は，１７２条の４第２項となり，平成２０年１２月１２日以後に開始する事業年度から適用された（附則８条）。
イ一審原告会社，一審被告Ａ５，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４は，平成２４年３月７日及び同月２８日，旧証   券取引   法及び   金商法   違反の   罪（虚偽記載有価証券報告書の提出の罪）の容疑で公訴提起され，平成２５年７月３日，東京地方裁判所において，旧証券取引法及び金商法違反の罪（虚偽記載有価証券報告書の提出の罪）で，一審原告会社が罰金７億円，一審被告Ａ５及び一審被告Ａ３がそれぞれ懲役３年（５年間刑の執行猶予）並びに一審被告Ａ４が懲役２年６月（４年間刑の執行猶予）日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度につき，同年６月２８日，損失を抱えた金融商品を簿外処理するなどの方法により，純資産額ら平成２０年３月３１日までの連結会計年度につき，同年６月２７日，損失を抱えた金融商品を簿外処理するとともに架空ののれん代を計上するなどの方法により，純資産額が虚偽の連結貸借対照表を，同局長に提つき，同年６月２６日，損失を抱えた金融商品を簿外処理するとともに架空ののれん代を計上するなどの方法により，純資産額が虚偽の連結貸
月１日から平成２２年３月３１
日までの連結会計年度につき，同年６月２９日，架空ののれん代を計上するなどの方法により，純資産額が虚偽の連結貸借対照表を，同局長ににつき，同年６月２９日，架空ののれん代を計上するなどの   方法により，純資産額が虚偽の連結貸借対照表を，同局長に提出したことにあった（甲Ａキ１の１・２，２）。
ウ金融庁長官は，平成２４年７月１１日，一審原告会社に対し，１億９１８１万９９９４円の課徴金納付命令を発したが，平成２５   年９月４日，その一部を取り消したため，一審原告会社が納付すべき課徴金は，第１４４期事業年度の第１四半期（平成２３年４月１日から同年６月３０日まで）について，平成２３年８月１１日，のれんの過大計上等により，連結純資産額が虚偽の本件四半期報告書を提出した事実による１９８６万円になった（甲Ａク１の１・２）。
エ   一審原   告会社   は，平   成２４   年７月   ３１日   ，本件   課徴金   １９８   ６万円を，平成２５年８月９日，本件罰金７億円を，それぞれ国庫に納付した（甲Ａク２の１・２）。
法人に科せられた課徴金・罰金を取締役の善管注意義務による損害とする
ことの可否について


一審被告らは，①金商法２０７条１項１号は，行為者たる自然人を罰するほかに法人固有の責任として法人に対する抑止力をもたせるという見地から法人に罰金を科し，同法１７２条の４は，違法行為によって会社が得た利益を国家が剥奪するという性格から法人に課徴金を科しているのであって，法人に科された課徴金・罰金は，国が法人処罰等の特定の目的をもって意図的に科したものであるから，課徴金・罰金の取締役への転嫁を認めるべきではないこと，②会社が支払った課徴金・罰金について取締役が補填すれば，会社が実質的に不正又は違法な利益を保持することになり不当であること，③課徴金・罰金について取締役に対する損害賠償責任を認めることは，取締役に対して，過剰な負担を課すことになることなどを主な理由として，取締役の善管注意義務違反と課徴金・罰金の支払との間には，法的因果関係が否定されるというべきである，④また，同一の事実に基づき罰金相当額の損害賠償を命じられることは，実質的には禁止されている二重処罰になるなどと主張する。
しかしながら，まず，上記①については，会社法４２３条１項の取締役の責任は，債務不履行責任であって，取締役に対してその任務懈怠と相当因果関係のある損害の賠償義務を負わせているが，その賠償の範囲には任務懈怠と相当因果関係がある限り，特段の限定はなく，会社が取締役の任務懈怠によって課徴金・罰金の支払を余儀なくされた場合において，その課徴金・罰金を損害から除く根拠はない。また，課徴金が法人に対する制裁として，会社が得た利益を剥奪するものであり，罰金が法人固有の刑事責任を認め，法人の資産や事業規模等を考慮してその抑止力として期待できる額の法定刑を定めているとしても，それは課徴金・罰金の目的や性質であって，そのような目的，性質から直ちに課徴金・罰金が民事上の損害賠償の対象にはならないとされるものではない。そして，金商法２０７条１項１号及び同法１７２条の４の各規定の内容や沿革等を考慮しても，取締役の任務懈怠を理由とする損害賠償責任について，取締役の任務懈怠と罰金・課徴金の支払との間の因果関係を否定する根拠を見いだすこともできない。さらに，会社が自らの責任財産をもって課徴金・罰金の支払をし，納付を完了することによって，会社に対して課徴金・罰金を科す目的は達せられたのであって，その後に任務懈怠をした取締役等への損害賠償請求により，法人が支払った課徴金・罰金相当額についての損害が実質的に填補されたとしても，それは任務懈怠をした取締役に対する責任追及を認める会社法の規定に基づき取締役の損害賠償責任が認められた結果にすぎず，これをもって，会社が自己に科された罰金・課徴金を取締役等に転嫁したと評価されるべきものではない。次に，上記②については，取締役の任務懈怠によって会社が課徴金・罰金の支払を余儀なくされ，それに相当する額の財産が逸出して株主にも不利益が発生した場合において，任務懈怠をした取締役が会社に対する損害賠償責任を負わないということになれば，株主が代表訴訟を提起し，取締役の責任を追及して会社に財産の回復をさせる手段も奪うことになり，最終的には株主にその不利益を甘受させることになるが，このような結果になることは相当とはいえない。むしろ，自らの任務懈怠によって会社に課徴金・罰金の支払を余儀なくさせた取締役が会社に対する損害賠償義務を果たすことによってその損害の回復を認めることが公平の見地からは相当であり，違法行為の抑止にも資するというべきである。
さらに，上記③については，会社が取り扱う取引の規模等によっては，取締役が通常の取引において任務懈怠があった場合でも，巨額の損害賠償責任を負担することがあり得るのであるから，課徴金・罰金に相当する額の損害賠償のみについて別異に取り扱い，過剰な負担であることを理由にして相当因果関係を否定する理由もない。取締役が過失によって巨額の損害賠償責任を負う場合については，取締役の責任の一部免除の規定（会社法４２５条）の活用や取締役賠償責任保険によって，その負担の軽減を図ることができるのであるから，取締役が巨額の損害賠償責任を負う結果となることを理由として，直ちにその損害賠償責任を否定すべきものとはいえない。なお，上記④については，本件においては，取締役の民事上の責任として一審原告会社が支払を余儀なくされた罰金相当額の損害について賠償義務があるとされるのであるから，二重処罰にも当たらない。
承継前一審被告Ａ１及び一審被告Ａ２について
承継前一審被告Ａ１及び一審被告Ａ２が取締役を退任した後の第１３９期事業年度（平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで）から第１４３期事業年度（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）の５年にわたる各連結会計年度について重要事項に虚偽の記載がある本件有価証券報告書を提出したという事実によるものであり，課徴金が科せられたのは，同様に承継前一審被告Ａ１及び一審被告Ａ２が取締役を退任した後の第１４４期事業年度第１四半期（平成２３年４月１日から同年６月３０日まで）について重要事項に虚偽の記載がある本件四半期報告書を提出したという事実によるものであって，承継前一審被告Ａ１及び一審被告Ａ２は，本件有価証券報告書及び本件四半期報告書の作成やその提出自体には関与しておらず，刑事事件の判決においても，重要事項に虚偽の記載がある有価証券報告書の提出の事実について，一審被告Ａ５らとの共謀が認定されているわけではない。
一審原告会社は，①承継前一審被告Ａ１及び一審被告Ａ２が取締役であった時代に同人らの指示の下で損失分離スキームが構築され，これを知る一部の役職員らの間で損失隠しを継続することについて強固な運命共同体が形成され，これが承継前一審被告Ａ１及び一審被告Ａ２の取締役退任後も継続されていたのであるから，一審被告Ａ５らによる本件有価証券報告書等の提出行為は，運命共同体において損失隠しの継続という目的の下で予定されていた必然的な成り行き（いわば共犯による続行行為）であること，②承継前一審被告Ａ１及び一審被告Ａ２が取締役であった時代に既にされていた有価証券報告書等の虚偽記載が，同人らの退任後においても継続してされることは，当然の因果の流れというべきであるから，一審被告Ａ５らによる本件有価証券報告書等の提出行為により，一審原告会社に生じた本件罰金等相当額の損害は，通常生ずべき損害に当たり，仮にこれに当たらないとしても，自らが取締役を退任した後も，一審被告Ａ５らにより虚偽記載のある有価証券報告書等が提出され続けるであろうことを予見し，又は予見し得たのであるから，特別損害に当たると主張する。


会社の経済活動は社会的には事業年度を超えて連続性があるが，会社法等においては，事業年度を基準として種々の制度が構築されており，会社の状況に関する重要事項等を記載する事業報告は事業年度ごとに各事業年度の終了後に作成され，会社の計算（会計）も，事業年度ごとに，当該事業年度に係る貸借対照表，損益計算書等の計算書類を作成し，各事業年度の終了後に，株主の承認等を受け，公告等をするなどして決算を行うことが義務づけられ（会社法４３５条等），有価証券報告書も事業年度経過後３月以内に提出することが義務付けられている（金商法２４条１項）。そして，有価証券報告書には，経理の状況として連結財務諸表及び個別財務諸表の記載が必要とされているところ，これらの計算書類については，上記のとおり事業年度ごとに作成，確定されるものであり，四半期報告書も，四半期（３か月）ごとの経理の状況等を記載するものであるが，これも事業年度を前提にしている。本件においては，確かに，本件有価証券報告書等の連結貸借対照表の純資産額については，承継前一審被告Ａ１及び一審被告Ａ２が関与した損失分離スキームにより長期にわたり金融資産の含み損を簿外処理するなどをしたことの影響が一定程度残存していることは否定できないが，本件罰金等が科されたのは，飽くまで第１３９期事業年度（平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで）から第１４４期事業年度四半期（平成２３年４月１日から同年６月３０日まで）までの有価証券報告書等についてであり，承継前一審被告Ａ１及び一審被告Ａ２は，これらの有価証券報告書等の作成，提出はもとより，本件有価証券報告書等に係る事業年度の経営に関与したり，経営に影響を与えたりしたとは認められない。しかも，承継前一審被告Ａ１及び一審被告Ａ２退任後には，ＧＣＮＶＶが本件国内３社の株式を取得し，その後のＧＣＮＶＶの解散により，その保有する本件国内３社の株式を一審原告会社が取得し，本件国内３社は一審原告会社の子会社となって連結決算上「のれん」を計上し，ジャイラスの買収及びこれに伴うＦＡ報酬が支払われるなど重要な意思決定が一審被告Ａ５らによって次々とされ，これが本件有価証券報告書等の純資産額にも反映されたが，承継前一審被告Ａ１及び一審被告Ａ２は，それらの意思決定に関与したり，意思決定に影響を与えたりしたとは認められない。さらに，承継前一審被告Ａ１及び一審被告Ａ２が，取締役を退任した後も，損失分離状態の概要について一審原告会社の関係者から報告を受け，何らかの指示等を与えていたことなどを認めるに足りる証拠もなく（一審被告Ａ３は，承継前一審被告Ａ１及び一審被告Ａ２に定期的に報告していた旨供述しているが（甲Ａキ１２の８，乙Ｄ２），取締役退任後のことを述べているものではない。），承継前一審被告Ａ１及び一審被告Ａ２について，当時現職であった一審被告Ａ５らによる意思決定を中止ないし是正させる権限や影響力を有していたとも認められない。に関して，承継前一審被告Ａ１については平成１６年６月２９日までの取締役在任中の善管注意義務違反及び一審被告Ａ２については平成１７年６月２９日までの取締役在任中の善管注意義務違反が認められ，その影響が本件有価証券報告書等の純資産額に一定程度残存していることは否定できないものの，本件罰金等が科されたのは，承継前一審被告Ａ１及び一審被告Ａ２の影響を受けることなく，それとは独立して，一審被告Ａ５らが取締役として判断，意思決定をして虚偽記載がある本件有価証券報告書等を提出した結果であって，これを承継前一審被告Ａ１及び一審被告Ａ２の上記善管注意義務違反の当然の因果の流れということは困難である。
以上によれば，承継前一審被告Ａ１及び一審被告Ａ２による善管注意義務違反行為と本件罰金等の損害との間に相当因果関係を認めることはできないものというべきである。
一審被告Ａ５，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４について一審被告Ａ５，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４は，取締役として，企業の業績を正確に開示させるために，記載内容が正確な有価証券報告書等を作成し，これを提出する義務を負うところ，重要事項に虚偽の記載をした有価証券報告書を作成しこれを提出し，旧証券取引法及び金商法違反行為を行ったものであるから，取締役としての善管注意義務及び忠実義務に違反する。実際，一審被告Ａ５，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４は，一審原告会社とともに，旧証券取引法違反及び金商法違反の罪（虚偽記載有価証券報告書提出の罪）で有罪判決を受け，確定しているのであるから，一審被告Ａ５らの上記善管注意義務違反，忠実義務違反と一審原告会社が支払った本件罰金との間には相当因果関係があることは明らかである。また，一審被告Ａ５，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４は，同様に，重要事項に虚偽の記載をした本件四半期報告書を作成しこれを提出しあるいはこれに加功したものであるから，一審被告Ａ５らの上記善管注意義務違反，忠実義務違反と一審原告会社が支払った本件課徴金との間には相当因果関係があることも明らかである（なお，一審被告Ａ３は，平成２３年６月２９日に取締役を退任し，監査役に就任した者であり，本件四半期報告書の対象となる期間のほとんどは取締役在任中であり，その後についても監査役として監視義務を負う。）。したがって，一審被告Ａ５，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４は，一審原告会社が支払を余儀なくされた本件罰金及び本件課徴金（合計７億１９８６万円）相当額の損害を賠償する義務を負う。
小括
以上によれば，一審原告会社の一審被告Ａ６ら及び一審被告Ａ２に対する第７類型に係る請求（当審における拡張請求を含む。）はいずれも理由がないが，一審原告会社の一審被告Ａ５，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４に対する第７類型に係る請求（当審における拡張請求を含む。）はいずれも理由がある。
５各請求のまとめ
第１類型に係る一審原告会社の請求は理由がないから，一審原告会社の控訴を棄却すべきある。


第５類型に係る一審原告らの請求は，原判決が認容した限度で理由があるから，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４の控訴を棄却すべきである。第６類型に係る一審原告会社の請求は，全部理由があるが，第６類型に係る一審原告株主の請求は，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４に対し，５８６億７２９６万８９３６円及びこれに対する遅延損害金を請求する限度で理由があり，その余は理由がない（なお，一審被告Ａ５は，控訴も附帯控訴もしていないから，一審原告株主に不利益に変更できない。）。第７類型に係る一審原告会社の請求のうち，一審被告Ａ６ら及び一審被告Ａ２に対する請求は理由がないから，これを認容した原判決を取り消し，一審原告会社の同部分に係る請求及び当審における拡張請求をいずれも棄却すべきである。一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４に対する請求は理由があるから，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４の控訴を棄却し，当審における拡張請求を認容すべきである。
第２事件に係る一審原告株主の請求は理由がないから，一審原告株主の控訴を棄却すべきである。
６結論
以上の次第であって，第６類型（第１事件及び第４事件）に係る一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４に対する一審原告株主の請求は，一部理由がないから，その限度で原判決を変更し，第７類型（第１事件）に係る一審被告Ａ６ら及び一審被告Ａ２に対する一審原告会社の請求はいずれも理由がないからこれを認容した原判決を取り消し，一審原告会社の同部分に係る請求及び当審における拡張請求をいずれも棄却し，同類型に係る一審被告Ａ５，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４に対する一審原告会社の請求は当審における拡張請求を含めて理由があるから，拡張請求を認容し，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４のその余の控訴並びに一審原告会社の控訴をいずれも棄却し，第２事件については一審原告株主の控訴を棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第８民事部
裁判長裁判官       阿    部        潤裁判官       嶋    末    和    秀裁判官       田    口    治    美
別紙１
当事    者目    録
（省略）
別紙２－１
控訴及び附帯控訴の趣旨目録
第１一審原告会社の控訴の趣旨
１原判決中，第１事件の第１類型（金利・運用手数料関係）の請求に係る部分を取り消す。
２（第１事件の第１類型（金利・運用手数料関係）についての請求）一審被告Ａ６は，一審原告会社に対し，一審被告Ａ２及び一審被告Ａ５と連帯して，５０００万円及びこれに対する平成２４年１月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
イ一審被告Ａ７及び一審被告Ａ８は，それぞれ，一審原告会社に対し，一審被告Ａ２及び一審被告Ａ５と連帯して，２５００万円及びこれに対する平成２４年１月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。ウ一審被告Ａ２及び一審被告Ａ５は，一審原告会社に対し，連帯して，１億円及びこれに対する一審被告Ａ２については平成２４年１月２８日から，一審被告Ａ５については同年２月２日から，それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，５０００万円及びこれに対する同年１月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で一審被告Ａ６と連帯して，２５００万円及びこれに対する同日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で一審被告Ａ７及び一審被告Ａ８とそれぞれ連帯して）を支払え。
一審被告Ａ６は，一審原告会社に対し，一審被告Ａ２，一審被告Ａ５及び一審被告Ａ３と連帯して，１億円及びこれに対する平成２４年１月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。イ一審被告Ａ７及び一審被告Ａ８は，それぞれ，一審原告会社に対し，一審被告Ａ２，一審被告Ａ５及び一審被告Ａ３と連帯して，５０００万円及びこれに対する平成２４年１月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
ウ一審被告Ａ２，一審被告Ａ５及び一審被告Ａ３は，一審原告会社に対し，連帯して，２億円及びこれに対する一審被告Ａ２については平成２４年１月２８日から，一審被告Ａ５については同年２月２日から，一審被告Ａ３については同年１月３０日から，それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，１億円及びこれに対する同月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で一審被告Ａ６と連帯して，５０００万円及びこれに対する同日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で一審被告Ａ７及び一審被告Ａ８とそれぞれ連帯して）を支払え。一審被告Ａ６は，一審原告会社に対し，一審被告Ａ２，一審被告Ａ５，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４と連帯して，１億円及びこれに対する平成２４年１月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。イ一審被告Ａ７及び一審被告Ａ８は，それぞれ，一審原告会社に対し，一審被告Ａ２，一審被告Ａ５，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４と連帯して，５０００万円及びこれに対する平成２４年１月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
ウ一審被告Ａ２，一審被告Ａ５，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４は，一審原告会社に対し，連帯して，２億円及びこれに対する一審被告Ａ２については平成２４年１月２８日から，一審被告Ａ５については同年２月２日から，一審被告Ａ３については同年１月３０日から，一審被告Ａ４については同月２９日から，それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，１億円及びこれに対する同月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で一審被告Ａ６と連帯して，５０００万円及びこれに対する同日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で一審被告Ａ７及び一審被告Ａ８とそれぞれ連帯して）を支払え。


（なお，上記ないしの附帯請求の起算日は，一審被告Ａ６らについては承継前一審被告Ａ１に対する訴状送達の日の翌日，その余の上記一審被告らについては訴状送達の日の翌日である。）
３（第１事件の第７類型（課徴金・罰金関係）についての当審における拡張請求）
一審被告Ａ６は，一審原告会社に対し，一審被告Ａ２，一審被告Ａ５，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４と連帯して，３億０９９３万円及びこれに対する平成２９年１１月２２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
一審被告Ａ７及び一審被告Ａ８は，それぞれ，一審原告会社に対し，一審被告Ａ２，一審被告Ａ５，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４と連帯して，１億５４９６万５０００円及びこれに対する平成２９年１１月２２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
一審被告Ａ２，一審被告Ａ５，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４は，一審原告会社に対し，連帯して，６億１９８６万円及びこれに対する一審被告Ａ２については平成２９年１１月２１日から，一審被告Ａ５，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４については同月２２日から，それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，３億０９９３万円及びこれに対する同日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で一審被告Ａ６と連帯して，１億５４９６万５０００円及びこれに対する同日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で一審被告Ａ７及び一審被告Ａ８とそれぞれ連帯して）を支払え。
（なお，上記ないしの附帯請求の起算日は，平成２９年１０月２５日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日である。）
４訴訟費用は，第１，２審とも，一審被告らの負担とする。
５仮執行宣言
第２一審原告株主の控訴の趣旨
１原判決中，第２事件の請求に係る部分を取り消す。２一審被告Ａ９，一審被告Ａ１０，一審被告Ａ１１，一審被告Ａ１２，一審被告Ａ１３，一審被告Ａ１４，一審被告Ａ１５及び一審被告Ａ１６は，一審原告会社に対し，連帯して，１７億１９４４万９５５５円及びこれに対する平成２４年２月４日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。（なお，附帯請求の起算日は，訴状送達の日の翌日後の日である。）３一審被告Ａ９，一審被告Ａ１０，一審被告Ａ１１，一審被告Ａ１２，一審被告Ａ１３，一審被告Ａ１４，一審被告Ａ１５及び一審被告Ａ１６は，一審原告会社に対し，連帯して，１２億７３４８万６９００円及びこれに対する平成２６年７月１０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。（なお，附帯請求の起算日は，平成２６年７月７日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日である。）
４訴訟費用は，第２事件について生じた部分は第１，２審とも，一審被告Ａ９，一審被告Ａ１０，一審被告Ａ１１，一審被告Ａ１２，一審被告Ａ１３，一審被告Ａ１４，一審被告Ａ１５及び一審被告Ａ１６の負担とする。
第３一審被告Ａ２の控訴の趣旨
１原判決中，一審被告Ａ２敗訴部分を取り消す。
２上記取消部分につき，一審原告らの一審被告Ａ２に対する請求をいずれも棄却する。
３訴訟費用は，第１，２審とも，一審原告らの負担とする。
第４一審被告Ａ３の控訴の趣旨
１原判決中，一審被告Ａ３敗訴部分を取り消す。
２上記取消部分につき，一審原告らの一審被告Ａ３に対する請求をいずれも棄却する。
３訴訟費用は，第１，２審とも，一審原告らの負担とする。
第５一審被告Ａ４の控訴の趣旨
１原判決中，一審被告Ａ４敗訴部分を取り消す。
２上記取消部分につき，一審原告らの一審被告Ａ４に対する請求をいずれも棄却する。
３訴訟費用は，第１，２審とも，一審原告らの負担とする。
第６一審被告Ａ６らの附帯控訴の趣旨
１原判決中，一審被告Ａ６ら敗訴部分を取り消す。２上記取消部分につき，一審原告らの一審被告Ａ６らに対する請求をいずれも棄却する。
３訴訟費用は，第１，２審とも，一審原告らの負担とする。
以上
別紙２－２
原審請求の趣旨目録
第１第１事件
一審被告Ａ６は，一審原告会社に対し，一審被告Ａ２及び一審被告Ａ５と連帯して，５０００万円及びこれに対する平成２４年１月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
イ一審被告Ａ７及び一審被告Ａ８は，それぞれ，一審原告会社に対し，一審被告Ａ２及び一審被告Ａ５と連帯して，２５００万円及びこれに対する平成２４年１月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。ウ一審被告Ａ２及び一審被告Ａ５は，一審原告会社に対し，連帯して，１億円及びこれに対する一審被告Ａ２については平成２４年１月２８日から，一審被告Ａ５については同年２月２日から，それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，５０００万円及びこれに対する同年１月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で一審被告Ａ６と連帯して，２５００万円及びこれに対する同日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で一審被告Ａ７及び一審被告Ａ８とそれぞれ連帯して）を支払え。


一審被告Ａ６は，一審原告会社に対し，一審被告Ａ２，一審被告Ａ５及び一審被告Ａ３と連帯して，１億円及びこれに対する平成２４年１月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。イ一審被告Ａ７及び一審被告Ａ８は，それぞれ，一審原告会社に対し，一審被告Ａ２，一審被告Ａ５及び一審被告Ａ３と連帯して，５０００万円及びこれに対する平成２４年１月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
ウ一審被告Ａ２，一審被告Ａ５及び一審被告Ａ３は，一審原告会社に対し，連帯して，２億円及びこれに対する一審被告Ａ２については平成２４年１月２８日から，一審被告Ａ５については同年２月２日から，一審被告Ａ３については同年１月３０日から，それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，１億円及びこれに対する同月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で一審被告Ａ６と連帯して，５０００万円及びこれに対する同日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で一審被告Ａ７及び一審被告Ａ８とそれぞれ連帯して）を支払え。一審被告Ａ６は，一審原告会社に対し，一審被告Ａ２，一審被告Ａ５，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４と連帯して，１億円及びこれに対する平成２４年１月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。イ一審被告Ａ７及び一審被告Ａ８は，それぞれ，一審原告会社に対し，一審被告Ａ２，一審被告Ａ５，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４と連帯して，５０００万円及びこれに対する平成２４年１月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
ウ一審被告Ａ２，一審被告Ａ５，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４は，一審原告会社に対し，連帯して，２億円及びこれに対する一審被告Ａ２については平成２４年１月２８日から，一審被告Ａ５については同年２月２日から，一審被告Ａ３については同年１月３０日から，一審被告Ａ４については同月２９日から，それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，１億円及びこれに対する同月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で一審被告Ａ６と連帯して，５０００万円及びこれに対する同日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で一審被告Ａ７及び一審被告Ａ８とそれぞれ連帯して）を支払え。
一審被告Ａ６は，一審原告会社に対し，一審被告Ａ２及び一審被告Ａ５と連帯して，２億５０００万円及びこれに対する平成２４年１月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
一審被告Ａ７及び一審被告Ａ８は，それぞれ，一審原告会社に対し，一審被告Ａ２及び一審被告Ａ５と連帯して，１億２５００万円及びこれに対する平成２４年１月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。一審被告Ａ２及び一審被告Ａ５は，一審原告会社に対し，連帯して，５億円及びこれに対する一審被告Ａ２については平成２４年１月２８日から，一審被告Ａ５については同年２月２日から，それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，２億５０００万円及びこれに対する同年１月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で一審被告Ａ６と連帯して，１億２５００万円及びこれに対する同日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で一審被告Ａ７及び一審被告Ａ８とそれぞれ連帯して）を支払え。
３一審被告Ａ５，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４は，一審原告会社に対し，連帯して，５億円及びこれに対する，一審被告Ａ５については平成２４年２月２日から，一審被告Ａ３については同年１月３０日から，一審被告Ａ４については同月２９日から，それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。一審被告Ａ５，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４は，一審原告会社に対し，連帯して，５億円及びこれに対する，一審被告Ａ５については平成２４年２月２日から，一審被告Ａ３については同年１月３０日から，一審被告Ａ４については同月２９日から，それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
一審被告Ａ５，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４は，一審原告会社に対し，連帯して，５億円及びこれに対する，一審被告Ａ５については平成２４年２月２日から，一審被告Ａ３については同年１月３０日から，一審被告Ａ４については同月２９日から，それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
５一審被告Ａ５，一審被告Ａ３，一審被告Ａ４及びＣは，一審原告会社に対し，連帯して，１０００万円，及びこれに対する，一審被告Ａ５については平成２４年２月２日から，一審被告Ａ３については同年１月３０日から，一審被告Ａ４については同月２９日から，Ｃについては同月２８日から，それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
一審被告Ａ５，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４は，一審原告会社に対し，連帯して，１０億円及びこれに対する，一審被告Ａ５については平成２４年２月２日から，一審被告Ａ３については同年１月３０日から，一審被告Ａ４については同月２９日から，それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
一審被告Ａ５，一審被告Ａ３，一審被告Ａ４及びＣは，一審原告会社に対し，連帯して，１億円及びこれに対する，一審被告Ａ５については平成２４年２月２日から，一審被告Ａ３については同年１月３０日から，一審被告Ａ４については同月２９日から，Ｃについては同月２８日から，それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。


一審被告Ａ６は，一審原告会社に対し，一審被告Ａ２，一審被告Ａ５，一審被告Ａ３，一審被告Ａ４及びＣと連帯して，５０００万円及びこれに対する平成２６年７月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。一審被告Ａ７及び一審被告Ａ８は，それぞれ，一審原告会社に対し，一審被告Ａ２，一審被告Ａ５，一審被告Ａ３，一審被告Ａ４及びＣと連帯して，２５００万円及びこれに対する平成２６年７月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
一審被告Ａ２，一審被告Ａ５，一審被告Ａ３，一審被告Ａ４及びＣは，一審原告会社に対し，連帯して，１億円及びこれに対する，一審被告Ａ２，一審被告Ａ５及び一審被告Ａ４については平成２６年７月２日から，一審被告Ａ３については同月４日から，Ｃについては同月３日から，それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，５０００万円及びこれに対する同月２日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で一審被告Ａ６と連帯して，２５００万円及びこれに対する同日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で一審被告Ａ７及び一審被告Ａ８とそれぞれ連帯して）を支払え。
第２第２事件
１一審被告Ａ９，一審被告Ａ１０，一審被告Ａ１１，一審被告Ａ１２，一審被告Ａ１３，一審被告Ａ１４，一審被告Ａ１５，一審被告Ａ１６，Ｄ及びＥは，一審原告会社に対し，連帯して，１７億１９４４万９５５５円及びこれに対する平成２４年２月４日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２一審被告Ａ９，一審被告Ａ１０，一審被告Ａ１１，一審被告Ａ１２，一審被告Ａ１３，一審被告Ａ１４，一審被告Ａ１５，一審被告Ａ１６，Ｄ及びＥは，一審原告会社に対し，連帯して，１２億７３４８万６９００円及びこれに対する，一審被告Ａ９，一審被告Ａ１０，一審被告Ａ１１，一審被告Ａ１２，一審被告Ａ１３，一審被告Ａ１４，一審被告Ａ１５，一審被告Ａ１６及びＤについては平成２６年７月１０日から，Ｅについては同月１６日から，それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第３第４事件
一審被告Ａ６は，一審原告会社に対し，一審被告Ａ２及び一審被告Ａ５と連帯して，１４億６８５１万１５２８円及びこれに対する平成２４年２月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。イ一審被告Ａ７及び一審被告Ａ８は，それぞれ，一審原告会社に対し，一審被告Ａ２及び一審被告Ａ５と連帯して，７億３４２５万５７６４円及びこれに対する平成２４年２月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
ウ一審被告Ａ２及び一審被告Ａ５は，一審原告会社に対し，連帯して，２９億３７０２万３０５６円及びこれに対する平成２４年２月２日から支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，１４億６８５１万１５２８円及びこれに対する同日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で一審被告Ａ６と連帯して，７億３４２５万５７６４円及びこれに対する同日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で一審被告Ａ７及び一審被告Ａ８とそれぞれ連帯して）を支払え。
一審被告Ａ６は，一審原告会社に対し，一審被告Ａ２，一審被告Ａ５及び一審被告Ａ３と連帯して，１９億０８０７万４３４１円及びこれに対する平成２４年２月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。イ一審被告Ａ７及び一審被告Ａ８は，それぞれ，一審原告会社に対し，一審被告Ａ２，一審被告Ａ５及び一審被告Ａ３と連帯して，９億５４０３万７１７０円及びこれに対する平成２４年２月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
ウ一審被告Ａ２，一審被告Ａ５及び一審被告Ａ３は，一審原告会社に対し，連帯して，３８億１６１４万８６８２円及びこれに対する平成２４年２月２日から支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，１９億０８０７万４３４１円及びこれに対する同日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で一審被告Ａ６と連帯して，９億５４０３万７１７０円及びこれに対する同日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で一審被告Ａ７及び一審被告Ａ８とそれぞれ連帯して）を支払え。一審被告Ａ６は，一審原告会社に対し，一審被告Ａ２，一審被告Ａ５，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４と連帯して，２０億３６８３万４９４０円及びこれに対する平成２４年２月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
イ一審被告Ａ７及び一審被告Ａ８は，それぞれ，一審原告会社に対し，一審被告Ａ２，一審被告Ａ５，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４と連帯して，１０億１８４１万７４７０円及びこれに対する平成２４年２月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。


ウ一審被告Ａ２，一審被告Ａ５，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４は，一審原告会社に対し，連帯して，４０億７３６６万９８８１円及びこれに対する平成２４年２月２日から支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，２０億３６８３万４９４０円及びこれに対する同日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で一審被告Ａ６と連帯して，１０億１８４１万７４７０円及びこれに対する同日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で一審被告Ａ７及び一審被告Ａ８とそれぞれ連帯して）を支払え。一審被告Ａ６は，一審原告会社に対し，一審被告Ａ２及び一審被告Ａ５と連帯して，４５億８０１１万円及びこれに対する平成２４年２月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
一審被告Ａ７及び一審被告Ａ８は，それぞれ，一審原告会社に対し，一審被告Ａ２及び一審被告Ａ５と連帯して，２２億９００５万５０００円及びこれに対する平成２４年２月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
一審被告Ａ２及び一審被告Ａ５は，一審原告会社に対し，連帯して，９１億６０２２万円及びこれに対する平成２４年２月２日から支払済みまで年５分の割合による金員（ただし，４５億８０１１万円及びこれに対する同日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で一審被告Ａ６と連帯して，２２億９００５万５０００円及びこれに対する同日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で一審被告Ａ７及び一審被告Ａ８とそれぞれ連帯して）を支払え。
３一審被告Ａ５，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４は，一審原告会社に対し，連帯して，２２億０９２５万円及びこれに対する平成２４年２月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
一審被告Ａ５，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４は，一審原告会社に対し，連帯して，２５億４４００万円及びこれに対する平成２４年２月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
一審被告Ａ５，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４は，一審原告会社に対し，連帯して，２３億３５１７万００６６円及びこれに対する平成２４年２月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。５一審被告Ａ５，一審被告Ａ３，一審被告Ａ４及びＣは，一審原告会社に対し，連帯して，１０億円及びこれに対する平成２４年２月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
一審被告Ａ５，一審被告Ａ３及び一審被告Ａ４は，一審原告会社に対し，連帯して，５４６億８３８５万７８４８円及びこれに対する平成２４年２月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。一審被告Ａ５，一審被告Ａ３，一審被告Ａ４及びＣは，一審原告会社に対し，連帯して，３９億９２１１万１０８８円及びこれに対する平成２４年２月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
以上
別紙３
ファンド等一覧
LGTClassFund   ITVentures（以下「ＩＴＶ」という。）CentralForestCorp.（以下「ＣＦＣ」という。）HillmoreEast（以下「Hillmore」という。）EastersideInvestmentsLimited（以下「Easterside」という。）TwentyFirstCentury   GlobalFixedIncome   FundLtd.（以下「２１Ｃ」という。）
LGTClassFund   PSGlobalInvestable   Markets-O（以下「ＬＧＴ－ＧＩＭ」という。）
SGBondPlus   Fund（以下「ＳＧボンド」という。）G.C.NewVision   VenturesL.P.（以下「ＧＣＮＶＶ」という。）NeoStrategicVenture   Ltd.（以下「Ｎｅｏ」という。）QuickProgressCO.   LTD（以下「ＱＰ」という。）TEAOLimited（以下「ＴＥＡＯ」という。）DynamicDragonⅡ   SPC（以下「ＤＤ」という。）GlobalTargetSPC（以下「ＧＴ」という。）GPAINVESTMENTSLtd.（以下「ＧＰＡＩ」という。）CREATIVEDRAGONSSPC（以下「ＣＤ」という。）GenesisPartners(Asia)   Ltd.（以下「ＧＰＡ」という。）
別紙４
課徴金納付命令の内訳
番号虚偽記載に係る開示書類課徴金額
1第１３９期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書２８７３万円2第１４０期事業年度中間連結会計期間に係る半期報告書１１６８万７７７７円3第１４０期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書２３３８万２２２２円4第１４１期事業年度第１四半期連結会計期間に係る四半期報告書４２１万６０００円5第１４１期事業年度第２四半期連結会計期間に係る四半期報告書４２１万６０００円6第１４１期事業年度第３四半期連結会計期間に係る四半期報告書４２１万６０００円7第１４１期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書８４３万２０００円8第１４２期事業年度第１四半期会計期間に係る四半期報告書７１３万７６２４円9第１４２期事業年度第２四半期会計期間に係る四半期報告書９１９万１９７９円10第１４２期事業年度第３四半期会計期間に係る四半期報告書１０３９万０７３４円11第１４２期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書１８６９万９６６１円12第１４３期事業年度第１四半期連結会計期間に係る四半期報告書９００万３７１２円13第１４３期事業年度第２四半期連結会計期間に係る四半期報告書７７７万６１２９円14第１４３期事業年度第３四半期連結会計期間に係る四半期報告書８２０万４０５４円15第１４３期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書１６６７万６１０２円16第１４４期事業年度第１四半期連結会計期間に係る四半期報告書１９８６万円
別紙５


平成２６年９月２４日判決言渡同日原本受領    裁判所書記官平成２５年（行ケ）第１０３３５号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年８月４日
判     決
原        告               Ｘ被        告        特許庁   長官指定代理人         中    川    真    一同               竹    村      真一    郎同               窪    田      治    彦同               山    田      和    彦
主     文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２０１３－１０６５９号事件について平成２５年１０月２８日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
原告は，平成２４年３月１４日，発明の名称を「雪下ろしロボット」とする発明（請求項数１）について特許出願（特願２０１２－８２２６５号。以下「本願」という。）をし，同年５月１８日付けで拒絶理由通知を受けたため，同年７月２６日付け意見書を提出したが，さらに同年１０月９日付けで拒絶理由通知を受けたため，同年１１月１２日付け意見書を提出したが，平成２５年２月１４日付けで拒絶査定を受けたことから，同年５月２２日，これに対する不服の審判を請求した（甲１～５，乙１，２）。特許庁は，前記請求を不服２０１３－１０６５９号事件として審理し，平成２５年１０月２８日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同年１１月２０日，原告に送達された。
原告は，平成２５年１２月１６日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項１は，次のとおりである（以下，この請求項１に記載された発明を「本願発明」といい，本願に係る明細書（乙１）を「本願明細書」という。）。
【請求項１】
雪国の屋根の雪下ろしロボットで切り妻屋根の棟の上に水平にアルミ又はステンレス製のレールを取り付けその上に二輪の小型トラックを組み付け車内にウインチを格納する。このワイヤーで繋いだ小型ラッセル車で雪を排除するためのシャベルが幅３０～５０センチ程度のものを屋根上に乗せる。これらは地上から降雪時にリモコンで発進されて雪を大屋根から軒下へと速やかに排除しつつ屋根全体を真っ直ぐに走り降りすぐに巻き上げられてシャベル幅だけ左または右へ移る。これらは電気自動車とする。これにより危険な人力による雪下ろし事故を防ぐことが出来る。
寄せ棟屋根の場合は図に示した様に棟より１２メートル程度下げてレールを４周に水平に取り付けておけば大部分の雪を一台のラッセル車で下ろせる。ハンドルのリモコン操作をすれば寄せ棟に添って斜めに雪を排除することも可能であろう。
３本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，別紙審決書の写しのとおりである。要するに，本願は，特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項２号に規定する要件を満たしておらず，また，予備的に新規性，進歩性の判断を行うとした上で，本願発明は，その出願（平成２４年３月１４日）前に頒布された下記アの刊行物（以下「引用例」という。）に記載された発明（以下「引用発明」という。），下記イ及びウの刊行物に記載された事項並びに周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により，特許を受けることができない，というものである。
ア引用例：特開昭６２－２３６９５３号公報（甲７）イ刊行物２：特開２００７－３２１５２８号公報（乙３）ウ刊行物３：特開２００５－３６４７２号公報（乙４）本件審決は，本願発明は特許請求の範囲の記載が不明瞭であるが，予備的に新規性，進歩性の判断を行うとした上で，「雪下ろしロボット」との発明の名称及び本願明細書全体の記載を参酌して，特許請求の対象が「雪下ろしロボット」であり，雪下ろしロボットを特定する本願発明が次のとおりのものであると認定した。
【請求項１】
雪国の屋根の雪下ろしロボットであって，
切り妻屋根の棟の上に水平に取り付けたアルミ又はステンレス製のレー
ルと，
前記レール上に組み付けられた，車内にウインチを格納した二輪の小型
トラックと，
前記ウインチのワイヤーに繋がれて屋根上に載置され，雪を排除するための幅３０～５０センチ程度のシャベルを有する小型ラッセル車であって，降雪時にリモコンで発進されて雪を大屋根から軒下へと速やかに排除しつつ屋根全体を真っ直ぐに走り降りすぐに巻き上げられてシャベル幅だけ左
または右へ移る小型ラッセル車とを備え，
前記小型トラックと前記小型ラッセル車とは電気自動車である，雪国の
屋根の雪下ろしロボット
本件審決が認定した引用発明は，次のとおりである。
屋根の除雪用の除雪装置であって，
切り妻屋根の棟の上に支持体８によって水平に固定されている軌道２と，軌道２上に数個の自由に回る支持車４によって軌道２を両側から挟んで接する形で支持された，伸縮機構７の基部１６，及び伸縮機構を駆動するモータ６，及び台座を軌道上で移動させるモータ５などが配置され，外箱
１がかぶせられ固定されている台座３と，
コの字型の基部１６と，ねじ棒１８，及び摺動体１７，及びアーム９．
９′により構成された伸縮機構７と，
アームと摺接され，伸縮方向に対して一定の角度を保ちながら伸縮方向に移動する，ゴム製のキャスタ１２を設けた，雪を排除するためのシャベ
ルを有する除雪体１０とを備え，
軌道２上の台座３の移動はモータ５によって行なわれ，伸縮機構７は，軌道２の一端から他端に向かい軌道上を移動し，一定の区間ごとに移動を停止し伸縮を行ない，この際，伸縮機構の先端に設けられた除雪体１０は，伸縮機構の伸展方向にある積雪を押し出し，そして収縮し，収縮し終わると，また一定の区間を移動し伸縮し除雪動作を行ない，
これを繰返すことにより，一定区域の除雪が行われる
除雪装置
本願発明と引用発明との対比
本件審決が認定した本願発明と引用発明との一致点及び相違点は，以下のとおりである。
ア一致点
雪国の屋根の雪下ろしロボットであって，
切り妻屋根の棟の上に水平に取り付けたレールと，
前記レール上に組み付けられた，車内に昇降機構を格納した小型トラッ
クと，
前記屋根上に載置され，雪を排除するためのシャベルを有する小型ラッセル車であって，雪を大屋根から軒下へと排除しつつ一定の区間だけ左ま
たは右へ移る小型ラッセル車とを備え，


前記小型トラックは電気自動車である，雪国の屋根の雪下ろしロボット
イ相違点
レールが，本願発明は「アルミ又はステンレス製」なのに対して，引用発明は材質が特定されていない点。
昇降機構が，本願発明は「ウインチ」なのに対して，引用発明はそうでない点。
小型トラックが，本願発明は「二輪」なのに対して，引用発明は「数個の自由に回る支持車４によって軌道２を両側から挟んで接する形で支持され」るものであるものの，二輪と特定されていない点。小型ラッセル車が，本願発明は「ウインチのワイヤーに繋がれて」おり，かつ「電気自動車」であるのに対して，引用発明は伸縮機構７に繋がれて，伸縮機構７の伸縮で移動されるものである点。小型ラッセル車のシャベルが，本願発明は「幅３０～５０センチ程度」であるのに対して，引用発明は寸法が特定されていない点。小型ラッセル車の動作が，本願発明は「降雪時にリモコンで発進されて」雪を大屋根から軒下へと「速やかに」排除しつつ「屋根全体を真っ直ぐに走り降りすぐに巻き上げられて」「シャベル幅」だけ左又は右へ移るのに対して，引用発明は「伸縮機構７は，軌道２の一端から他端に向かい軌道上を移動し，一定の区間ごとに移動を停止し伸縮を行ない，この際，伸縮機構の先端に設けられた除雪体１０は，伸縮機構の伸展方向にある積雪を押し出し，そして収縮し，収縮し終わると，また一定の区間を移動し伸縮し除雪動作を行ない，これを繰返すことにより，一定区域の除雪が行われる」ものであって，「降雪時にリモコンで発進され」るものとされておらず，積雪の押し出しが「速やかに」「真っ直ぐに」とされておらず，押し出し後の移動が伸縮機構の収縮により行われ，ウインチの「巻き上げ」でされるものではなく，軌道２上の移動量も「シャベル幅」とされていない点。
４取消事由
Ａ審査官（以下「Ａ審査官」という。）による審査手続の違法性（取消事由１）
明確性要件（特許法３６条６項２号）の判断の誤り（取消事由２）引用発明に基づく容易想到性に係る判断の誤り（取消事由３）ア本願発明の認定の誤り，一致点の認定の誤り，相違点の看過
イ本願発明の容易想到性の判断の誤り
第３当事者の主張の要旨
１取消事由１（Ａ審査官による審査手続の違法性）
〔原告の主張〕
Ａ審査官は，拒絶査定前の審査手続において，平成２４年５月１８日付け拒絶理由通知書（甲１）において，理由２として「この出願の請求項１に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。」と記載した上で，引用文献として「１特開昭６２－２２６９５３号公報」（発明の名称「ベンゾキノニルフエニル酪酸アミド誘導体」，出願人「サントリー株式会社」。甲６）を挙げた。しかし，同審査官は，その後，平成２４年１０月９日付けで再度発出した拒絶理由通知書（甲３）において，理由２として，上記と同一の記載をした上で，引用文献として「１特開昭６２－２３６９５３号公報」（引用例）を挙げ，「理由２の刊行物１は，前回のものではなく，特開昭６２－２３６９５３号公報（発明の名称除雪装置，出願人    Ｂ）です。」と記載した。しかるに，拒絶査定前の審査手続において，Ａ審査官が，原告に対し，間違った引用文献を示した拒絶理由通知書を送付したにもかかわらず，謝罪もなく，その後に引用文献を差し替えた拒絶理由通知書を送付したことは違法である。
〔被告の主張〕
本件は，審決取消訴訟であるが，本件審決は，平成２５年２月１４日付け拒絶査定（甲５）の妥当性を判断したものであって，この拒絶査定は，２回目の平成２４年１０月９日付け拒絶理由通知書（甲３）に記載の拒絶の理由に基づいてされたものである。原告はるる主張するが，１回目の平成２４年５月１８日付け拒絶理由通知書（甲１）や同通知書において引用した特開昭６２－２２６９５３号公報（甲６）は，拒絶査定とは関係がない。審理対象とは関係のない事柄について，本件審決において言及がないのは当然である。２取消事由２（明確性要件（特許法３６条６項２号）の判断の誤り）
〔原告の主張〕
本件審決は，本願発明に係る特許請求の範囲請求項１には，「雪国の屋根の雪下ろしロボットで切り妻屋根の棟の上に水平にアルミ又はステンレス製のレールを取り付けその上に二輪の小型トラックを組み付け車内にウインチを格納する。」等の構成を特定する記載と，「このワイヤーで繋いだ小型ラッセル車で雪を排除するためのシャベルが幅３０～５０センチ程度のものを屋根上に乗せる。」等の作業方法を特定する記載とが，句点で区切られた別々の文章として記載され，それらを総括する文章が存在しないものであって，結局，特許請求の対象が何であるのか（例えば，「雪国の屋根の雪下ろしロボット」であるのか，「雪国の屋根の雪下ろしロボットを用いた屋根の雪下ろし方法」であるのか，その他のものであるのか）が不明であり，また，特許請求の対象が不明であるから，特許請求の対象を特定する構成が何であるのかも不明であり，請求項１記載の発明は明確でないと判断した。しかし，本願発明がロボットに関する発明であることは明らかである。本件審決は，本願発明に係る特許請求の範囲請求項１には，「ワイヤー」に関して，「ワイヤーで繋いだ小型ラッセル車」との記載が存在するものの，それ以外の，ワイヤーとウインチ等の他の要素とどのように関係しているのか（例えば，拒絶理由通知書で審査官が，「特許請求の対象が不明であり，この請求項１の記載では新規性，進歩性の判断ができないが…以下のようなものと認定して審査を行った。」とした，「ウインチのワイヤーに繋がれて屋根上に載置され…る小型ラッセル車」等）が全く記載されていないため，発明のワイヤーと発明の他の構成要素との関係が不明であり，請求項１記載の発明は明確でないと判断した。
しかし，ワイヤーがウインチにつながれていることは明らかである。本件審決は，本願発明に係る特許請求の範囲請求項１の「これらは地上から降雪時にリモコンで発進されて」の「これら」は，その前段に「小型トラック」「ウインチ」「小型ラッセル車」「シャベル」等，候補となるものが複数存在し，それら全てであるのか，そのうち特定のものであるのか，文章上特定できないので，結局，「これら」が何を指しているのか不明であり，請求項１記載の発明は明確でないと判断した。
しかし，「これらは地上から降雪時にリモコンで発進されて」の「これら」は，図面から明らかなとおり，ウインチを搭載した小型トラックと小型ラッセル車であることは明らかである。


本件審決は，本願発明に係る特許請求の範囲請求項１の「寄せ棟屋根の場合は…可能であろう。」は，これより前の文に記載されているのが切り妻屋根の屋根の雪下ろしロボットや雪国の屋根の雪下ろしロボットを用いた屋根の雪下ろし方法であるのに対して，この文の記載が寄せ棟屋根の場合について言及するものであるため，一つの請求項に記載された１の発明の構成（すなわち，「切り妻屋根」を前提とする発明であるのか，「寄せ棟屋根」を前提とする発明であるのか，また，いずれも任意事項であって必須の前提ではない発明であるのか）として特定できず，発明の構成が不明であると判断した。しかし，本願発明は，切り妻屋根だけでなく，寄せ棟屋根についても使える発明として記載されていることは明らかである。
〔被告の主張〕
本願発明に係る特許請求の範囲請求項１は，構成を特定する記載と，作業方法を特定する記載とが，句点で区切られた別々の文章として記載されており，それらを総括する文章がないから，特許請求の対象が何であるのか（例えば，「雪国の屋根の雪下ろしロボット」であるのか，「雪国の屋根の雪下ろしロボットを用いた屋根の雪下ろし方法」であるのか，その他のものであるのか）を，特定することができない。
特許請求の範囲の記載は，これに基づいて，新規性・進歩性等の特許要件の判断がされ，特許発明の技術的範囲が定められるという点において重要な意義を有する。例えば，特許法６８条で「特許権者は，業として特許発明の実施をする権利を専有する」とし，同法２条３項では「実施」を物の発明，方法の発明及び物を生産する方法の発明に区分して定義している。これらを考慮すれば，特許を受けようとする発明の属するカテゴリー（物の発明，方法の発明，物を生産する方法の発明（所謂「発明のカテゴリー」））が不明確であるため，又は，いずれのカテゴリーともいえないものが記載されているために，発明が不明確となる場合，このような発明に特許を付与することは権利の及ぶ範囲が不明確になり適切でない。
以上の点に照らすと，句点で区切られた複数の文章の羅列として記載されている本願発明は，物の発明（ロボット）であるのか，方法の発明（屋根の雪下ろし方法）であるのか特定することができず，発明が明確でない。本願発明に係る特許請求の範囲請求項１には，「ワイヤー」に関し，「ワイヤーで繋いだ小型ラッセル車」と記載されているのみで，ワイヤーがウインチにつながれているとは明確に記載されていないから，「ワイヤー」と他の構成要素との関係が不明確である。
本願発明に係る特許請求の範囲請求項１には，「これらは…リモコンで発進されて」と記載されているのみで，リモコンで発進するものが，ウインチを搭載した小型トラックと小型ラッセル車であるとは明確に記載されておらず，「これら」が何を指しているのか不明である。
請求項の制度の趣旨に照らせば，請求項の記載は，一の請求項に記載された事項に基づいて，一の発明が把握されることが必要である。これに対し，本願発明に係る特許請求の範囲請求項１は，句点で区切られた複数の文章が羅列された形式で記載されており，各文章相互の関係は明確に特定されていない。
そのような状態において，請求項１記載の「寄せ棟屋根の場合は図に示した様に…を…取り付けて…下ろせる。」ものは，これより前の文に記載されている「切り妻屋根の棟の上に…レールを取り付け」る雪下ろしロボットの構成要素と整合しない構成要素を含んでいる。
そうすると，請求項１は，
本来，分けて記載すべき２以上の発明を記載したものである原告が主張する「切り妻屋根だけでなく，寄せ棟屋根についても使える
発明」を記載したものである
当該ラッセル車などの共通の構成を備える「切り妻屋根」又は「寄せ棟屋根」に択一的に用いられる発明を記載したものであるのいずれとも解されるものであって，一の請求項に記載された事項に基づいて，一の発明を把握することができないから，請求項１記載の発明が不明確であることに変わりはない。
３取消事由３（引用発明に基づく容易想到性に係る判断の誤り）
〔原告の主張〕
本願発明の認定の誤り，一致点の認定の誤り，相違点の看過
ア本件審決は，
と引用発明との対比において，引用発明の「アームと摺接され，伸縮方向に対して一定の角度を保ちながら伸縮方向に移動する，ゴム製のキャスタ１２を設けた，雪を排除するためのシャベルを有する除雪体１０」と，本願発明の「ウインチのワイヤーに繋がれて屋根上に載置され，雪を排除するための幅３０～５０センチ程度のシャベルを有する小型ラッセル車であって，降雪時にリモコンで発進されて雪を大屋根から軒下へと速やかに排除しつつ屋根全体を真っ直ぐに走り降りすぐに巻き上げられてシャベル幅だけ左または右へ移る小型ラッセル車」とは，前者が，「ゴム製のキャスタ１２を設け」，「雪を排除するためのシャベルを有する」ものであって，小型ラッセル車といえるもので，かつ，引用例記載の「伸縮機構７は，軌道２の一端から他端に向かい軌道上を移動し，…伸縮機構の先端に設けられた除雪体１０は，伸縮機構の伸展方向にある積雪を押し出す。そして収縮する。収縮し終わると，また一定の区間を移動し伸縮し除雪動作を行なう。これを繰返すことにより，一定区域の除雪が行われる。」ものであるので，両者は，屋根上に載置され，雪を排除するためのシャベルを有する小型ラッセル車であって，雪を大屋根から軒下へと排除しつつ一定の区間だけ左または右へ移る小型ラッセル車で共通するとして，結局，本願発明と引用イしかし，本願発明に係る特許請求の範囲請求項１には本願発明が寄せ棟屋根の場合にも使えることが記載されているから，本件審決が本願発明の認定において寄せ棟屋根の場合を記載していないことは，本願発明の認定を誤るものである。
また，本願発明では「小型ラッセル車」であるが，引用発明では単なるシャベルであって「小型ラッセル車」でないから，小型ラッセル車で共通するとして一致点を認定した本件審決は，一致点の認定を誤るものである。さらに，①本願発明が寄せ棟屋根の場合にも使えるが，引用発明はそのずれも相違点として看過されている。
本願発明の容易想到性の判断の誤り


ア本件審決は，相違点   及びの小型ラッセル車の大屋根から軒下への除雪後の移動がウインチの「巻き上げ」でされる点について，刊行物３に記載されているように斜面において作業機をウインチより巻取り繰出しされるワイヤで支持することは周知技術であり，引用発明において，除雪体を移動する機構を，刊行物２記載のように電気を動力として自走するものに変更するのに当たり，作業機をウインチより巻取り繰出しされるワイヤで支持する周知技術を用いて，除雪体１０の押し出し後の移動をウインチで行うものとして，本願発明の相違点，に係る発明特定事項，及びの除雪体１０（本願発明の「小型ラッセル車」に相当するもの）の押し出し後の移動をウインチの「巻き上げ」でされる構成とすることは当業者が容易に想到し得たことであり，そうすると，引用発明の除雪体を移動する機構を，刊行物２記載のように電気を動力として自走するものに変更するとともに，作業機をウインチより巻取り繰出しされるワイヤで支持することに伴って，本願発明の相違点の構成とすることも当業者が容易に想到し得たことであり，さらに，本願発明の作用効果は，引用発明，刊行物２及び３記載の事項並びに周知技術から当業者であれば予測できた範囲のものであるから，本願発明は，引用発明，刊行物２及び３記載の事項並びに周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであると判断した。
イしかし，引用発明の伸縮機構７の構成を，ウインチとワイヤーで巻き上げる本願発明の構成とすることは当業者であっても容易に想到することはできない。
また，引用発明はその実施に高額な費用がかかるが，本願発明は２０万円以下の費用で安価に実施できるものであり，引用発明にはない顕著な効果があるから，当業者であっても引用発明から本願発明を容易に想到できたということはできない。
〔被告の主張〕
本願発明の認定の誤り，一致点の認定の誤り，相違点の看過について
ア本願発明の認定の誤りについて
本願発明に係る特許請求の範囲請求項１の記載は不明瞭であるが，発明の名称や明細書の記載を参酌すると，請求項１には，切り妻屋根用の雪下ろしロボットに係る発明と寄せ棟屋根用の雪下ろしロボットに係る発明の２つの発明が記載されていると解するのが自然である。これら２つの発明は，レールの構造に違いがある点からしても，本来であれば，別々の請求項に分けて記載されるべきものが１つの請求項に記載されているものであるから，本件審決では，そのうち切り妻屋根用の雪下ろしロボットについて本願発明として認定して，進歩性の判断を行ったものである。特許請求の範囲の記載不備により本願発明をこのように認定したことに関し，審査，審判段階において原告（出願人，審判請求人）からは具体的な主張はなかった。原告の主張を参酌しても，本願は特許請求の範囲の記載が不明瞭であるから，これを善解して，このように本願発明を認定したことは，妥当である。
本願発明に係る特許請求の範囲請求項１によれば，切り妻屋根用，寄せ棟屋根用に，共通する構成があると解する余地もあるところ，「切り妻屋根用」又は「寄せ棟屋根用」に択一的に記載されたものと解することも不可能ではないが，そのように解しても，切り妻屋根用の除雪装置である引用発明との間に新たに相違点は生じないから，結論に影響しない。
仮に，原告が主張するように，切り妻屋根用，寄せ棟屋根用のいずれにも使用できる雪下ろしロボットの発明であるとしても，引用例には寄せ棟屋根の除雪に関する事項も記載されているから，引用発明を寄せ棟屋根用にも使用できるようにすることは，当業者にとって格別困難なことではなく，容易想到性の結論に影響しない。なお，拒絶理由通知書にもその旨記載されていた。
イ一致点の認定誤りについて
本件審決では，引用発明の「アームと摺接され，伸縮方向に対して一定の角度を保ちながら伸縮方向に移動する，ゴム製のキャスタ１２を設けた，雪を排除するためのシャベルを有する除雪体１０」は，「ゴム製のキャスタ１２を設け」るもの，すなわち車といえるものであり，かつ，「雪を排除するためのシャベルを有する」もの，すなわちラッセルを行うものであるので，小型ラッセル車といえるとしたのである。このように，引用発明の「シャベル」は，「キャスタ１２」（車）を有し，ラッセルを行うものであるが，動力源の有無はラッセル車の定義とは関係がないから，単なるシャベルではなく，それ自体に動力源はないとしても，小型ラッセル車と評価できるものである。
引用発明の除雪体１０は，動力源を有し自走するものではないが，仮に「小型ラッセル車」を，動力源を有し自走するものと限定解釈すべきであるとしても，本件審決の結論に影響を及ぼさない。すなわち，本件審決では，「ウ．両発明の相違点」で，「小型ラッセル車が，本願発明は…『電気自動車』であるのに対して，引用発明は伸縮機構７に繋がれて，伸縮機構７の伸縮で移動されるものである点。」とし，除雪体１０が自走式でないことも相違点とした上で，「    本願発明の容易推考性の検討」で，「イ．引用発明の除雪体（本願発明の「小型ラッセル車」に相当するもの）を移動する機構を，伸縮機構に繋がれて駆動する構成に代えて，刊行物２記載のように電気を動力として自走する構成に変更することは，当業者が容易になし得ること」と判断している。
ウ相違点の看過について
引用発明は寄せ棟屋根の場合にも使える点の記載がない点（相違点）
について
述べたとおり，本件審決に記載のとおり本願発明を認定したことは，妥当である。
本願発明が切り妻屋根用，寄せ棟屋根用
に，共通する構成があり，共通する構成に対して用途が択一的に特定されたものと解しても，切り妻屋根用の除雪装置である引用発明との間に新たに相違点は生じないから，結論に影響しない。
には寄せ棟屋根の除雪に関する事
項も記載されているから，引用発明を寄せ棟屋根用にも使用できるようにすることも，当業者にとって格別困難なことではないから，結論に影響しない。
引用発明ではその実施に高額な費用がかかる点（相違点）について本件審決は，特許請求の範囲に記載された構成（発明特定事項）について，相違点として認定したものであるが，費用は，特許請求の範囲に発明特定事項として記載されたものでないので，相違点とはならない。また，発明の実施に必要な費用は，構成要素の単価，組立て費用，歩留まり，その他，多数の要因により定まるものであり，それらの条件で発明の実施に必要な費用を一概に特定することができるものではないが，少なくとも，本願発明のリモコンで発進される電気自動車は，引用発明の動力源や制御回路を必要としない除雪体１０よりも相当複雑なもので，さらに積雪環境で使用するものでもあることから，単純な構造の除雪体１０よりも高価なものと想定され，原告の「引用発明はその実施に高額な費用がかかるが，本願発明は…安価に実施できる」との主張は一概に承服できるものではない。


そして，原告の主張する費用の違いとは，構成の違いによるものと解されるが，本件審決では，その構成の違いについては相違点として認定し，判断しているのであるから，いずれにせよ，本件審決に原告が主張するような相違点（相違点）の看過はない。
本願発明の容易想到性の判断の誤りについて
ア容易想到性の判断について
引用例に記載された除雪装置は，本質的に，軌道，伸縮機構及び除雪体からなり，除雪体及び伸縮機構が軌道上の所定位置に移動し，その位置において除雪体の前後移動によって除雪を行うもので，軌道上の所定位置に移動する機能とその所定位置において除雪する機能とからなるものと評価できる。こうした所期の機能を発揮できるものであれば，引用例に具体的に記載されたものに限らず，除雪体や伸縮機構として適宜の手段を採用できることは，「特許請求の範囲」等の記載に照らしても明らかであって，当業者であれば容易に理解できる。
そして，刊行物２には，リモコンで操作されモータにより自走する除雪機が記載されており，斜面での作業において，作業機をウインチより巻取り繰出しされるワイヤで支持することは，刊行物３に記載のように周知技術であって，斜面での作業における常套手段ともいえるものである。そうすると，引用発明において，除雪する機能を適宜に変更すること，すなわち，刊行物２に記載されたように，除雪体を，リモコンで操作されモータにより自走するように変更することは，当業者にとって格別困難ではなく，その場合に，上記の周知技術を用いて，除雪体１０の押し出し後の移動をウインチの巻き上げでされる構成とすることも当業者が容易に想到し得たことである。
イ本願発明の顕著な効果について
原告の主張は受け入れられるものではなく，
本願発明の作用効果は，引用発明，刊行物２及び３記載の事項並びに周知技術から当業者であれば予測できた範囲のものである。引用発明も費用について考慮していることは，引用例の記載から明らかであり，想定内の要請である。発明の具体化に際し，費用も含めた総合判断で適宜の構成を採用することも，当業者が通常行っているところである。そして，当該相違点に係る構成，構造に要する費用は当業者にとって予測の範囲内であるから，引用発明において，費用の点も併せて考慮した上で，当該相違点に係る本願発明の構成とすることも，当業者にとって格別困難なことではない。
第４当裁判所の判断
１本願発明について
本願発明に係る特許請求の範囲は，前記第２の２記載のとおりであるところ，本願明細書（乙１）の「発明の詳細な説明」には，次の記載がある。
ア技術分野
「本発明は雪国の屋根に積もる多量の雪を人力によらずに安全に取り除くリモコン操作の自動車に関する。」（【０００１】）。
イ背景技術
「発明者の調査ではこれまでにこのような発明はいまだ為されていない。報道された事も知らない。」（【０００２】）。
「以下，図１により説明する。片流れ又は切り妻屋根の場合は棟に平行にアルミまたはステンレス製のレールを取り付けそのレールに組み込んで転落しないようにしたごく小型で二輪の箱形トラックを走らせ内部にはウインチをを格納する。このワイヤーで繋いでごく小型のラッセル車を屋根に軒下に向けて取り付ける。降雪時に地上からリモコンで電源を入れ発進すればシャベルの幅３０～５０センチ程度の幅で雪を落とし，直ちにワイヤーで棟に巻き上げられ右又は左へその幅だけ平行移動して自動的に雪を落として働く。片流れの屋根なら一台でよいが切り妻屋根なら左右にラッセル車を配置する。
寄せ棟屋根の場合は棟から１～２メートル程度下げてレールを４周に水平に取り付ければラッセル車は一台で大屋根の上部を除く大半の雪を下ろせる。リモコンでハンドル操作すれば寄せ棟に添って斜めに走り降りつつ隅の除雪も可能であろう。」（【０００３】）
【図１】
ウ発明が解決しようとする課題
「屋根の雪下ろしには人力によるしかなく豪雪地帯では例年悲惨な死亡事故が多発している。」（【０００５】）
エ解決するための手段
「棟にレールをのせその上にウインチをのせたミニトレーラーを走らせ，屋根上にミニラッセル車を吊りあげておき降雪時に両者を地上からのリモコン操作で働らかせ，安全に除雪が可能となる。」（【０００６】）
オ発明の効果
「建物が雪の重量で押してぶされることを防げる。」（【０００７】）前記記載によれば，本願発明の概要は，以下のとおりのものであると認められる。
従来の屋根の雪下ろしは人力によるしかなく，豪雪地帯では死亡事故が多
発していたところ，本願発明は，
「切り妻屋根の場合は棟にレールを取り付けそのレールに小型二輪の箱形トラックを走らせ内部にはウインチを格納し，このワイヤーで繋いで小型のラッセル車を屋根に軒下に向けて取り付け，降雪時に地上からリモコンで電源を入れ発進させ，シャベルの幅で雪を落とし，直ちにワイヤーで棟に巻き上げられ右又は左へその幅だけ平行移動して自動的に雪を落とす。寄せ棟屋根の場合は棟から１～２メートル程度下げてレールを４周に水平に取り付け，ラッセル車は一台で大屋根の上部を除く大半の雪を下ろし，リモコンでハンドル操作して寄せ棟に添って斜めに走り降りつつ除雪を行う。」ことにより，「建物が雪の重量で押しつぶされることを防げる。」としたものである。２取消事由１（Ａ審査官による審査手続の違法性）について証拠（本文中に掲記）によれば，拒絶査定の審査手続の経緯について，次の事実が認められる。


アＡ審査官は，拒絶査定前の審査手続において，平成２４年５月１８日付け拒絶理由通知書において，理由１として本願の特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項２号に規定する要件を満たしていないことを，理由２として「この出願の請求項１に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。」と記載した上で，「刊行物１には，切り妻屋根の棟の上に水平に取り付けたレール（軌道２）と，レール上に組み付けられた，車内に除雪体１０を昇降させる伸縮機構を格納した，数個の支持輪４を持つ小型トラック（台座３）と，前記伸縮機構に繋がれて屋根上に載置され，雪を排除するための所定幅のシャベルを有する除雪体１０であって，降雪時に雪を大屋根から軒下へと速やかに排除しつつ屋根全体を真っ直ぐに降りその後伸縮機構の収縮で持ち上げられ，台座の左右の移動により左または右へ移る除雪体１０を備えた除雪装置が記載されている。」と記載し，引用文献として「１特開昭６２－２２６９５３号公報」（発明の名称「ベンゾキノニルフエニル酪酸アミド誘導体」，出願人「サントリー株式会社」。甲６），「２特開２００７－３２１５２８号公報」（刊行物２）及び「特開２００５－３６４７２号公報」（刊行物３）を挙げた（甲１）。これに対して，原告は，上記拒絶理由通知書の理由１について反論を記載した平成２４年７月２６日付け意見書を提出した（甲２）。イＡ審査官は，平成２４年１０月９日付けで再度発出した拒絶理由通知書において，理由１及び理由２として，上記と同一の記載をした上で，引用文献として「１特開昭６２－２３６９５３号公報」（引用例），「２    特開２００７－３２１５２８号公報」（刊行物２）及び「３特開２００５－３６４７２号公報」（刊行物３）を挙げ，「理由２の刊行物１は，前回のものではなく，特開昭６２－２３６９５３号公報（発明の名称除雪装置，出願人Ｂ）です。刊行物１記載の発明と，刊行物２，３記載の発明を組み合わせれば本願発明ができる，という拒絶理由２に対して，反論があれば，なぜ，刊行物１～３から本願が発明できないかを，意見書で説明してください。また，理由１に記載したように，本願は記載不備の拒絶理由がありますので，上記理由１，及び，必要であれば上記理由２の拒絶理由を回避するために，意見書とともに手続補正書を提出して，特許請求の範囲等を明細書に記載の範囲内で補正してください。」と記載した（甲３）。これに対して，原告は，上記拒絶理由通知書の理由２に対する反論として「最初の特開昭６２－２３６９５３号公報，特開２００７－３２１５２８号公報，特開２００５－３６４７２号公報と今回の特開昭６２－２２６９５３号公報を一読いたしましたが無学高齢の小生（今年７６歳になります）には難解すぎて閉口しました。明確なのは小生の発明はこれらの先行文献とは何の繋がりもないものであるという事実です。したがって当然特許が認められるべき有益な独創的な発明であると考えます。もっとも安上がりで実用的です。」などと記載した平成２４年１１月１２日付け第２意見書を提出した（甲４）。
ウＡ審査官は，平成２５年２月１４日，本願は，前記イの平成２４年１０月９日付け拒絶理由通知書に記載した理由１，２によって拒絶すべきものであるとして，拒絶査定をした（甲５）。
原告は，拒絶査定前の審査手続において，Ａ審査官が，原告に対し，間違った引用文献を示した拒絶理由通知書を送付したにもかかわらず，謝罪もなく，その後に引用文献を差し替えた拒絶理由通知書を送付したことは違法である旨主張する。
の事実によれば，Ａ審査官は，平成２４年５月１８日付け拒絶理由通知書では，引用文献１として特開昭６２－２２６９５３号公報（発明の名称「ベンゾキノニルフェニル酪酸アミド誘導体」，甲６）を挙げたが，同通知書の理由２の中で刊行物１の内容として認定されたのは，平成２４年１０月９日付け拒絶理由通知書で引用文献１として引用した「特開昭６２－２３６９５３号公報」（発明の名称除雪装置，甲７）の内容そのものであること，Ａ審査官は，再度発出した同年１０月９日付け拒絶理由通知書において，引用文献１として，上記特開昭６２－２２６９５３号公報（甲６）に代えて，特開昭６２－２３６９５３号公報（引用例，甲７）を挙げるとともに，「理由２の刊行物１は，前回のものではなく，特開昭６２－２３６９５３号公報（発明の名称除雪装置，出願人    Ｂ）です。」と記載したこと，上記特開昭６２－２２６９５３号公報（甲６）と，特開昭６２－２３６９５３号公報（引用例，甲７）とは，公報番号の数値が１万の桁だけ相違するものであることからすれば，Ａ審査官は，平成２４年５月１８日付け拒絶理由通知書において，本来，引用文献１として，特開昭６２－２３６９５３号公報（引用例，甲７）を挙げるべきところ，公報番号を間違って，特開昭６２－２２６９５３号公報（甲６）を挙げてしまったものと認められる。


しかし，特許法は，特許出願に関する行政処分の是正手続については，一般の行政処分の場合とは異なり，常に専門的知識経験を有する審判官による審判の手続の経由を要求するとともに，取消しの訴えは，原処分である拒絶査定の処分に対してではなく，審判の審決に対してのみこれを認め，もっぱら審決の適法違法のみを争わせ，拒絶査定の適否は審判の審決の適否を通じてのみ間接にこれを争わせるにとどめているものである（最高裁判所昭和５１年３月１０日大法廷判決・民集３０巻２号７９頁参照）。したがって，審決取消訴訟における審理の対象は，行政処分である審決の違法性そのものであって，原処分である拒絶査定及びその審査手続の違法性は審理の対象とならないというべきところ，原告の上記主張は，原処分である拒絶査定の審査手続の瑕疵を主張するものにすぎないから，それ自体失当である。また，Ａ審査官は，上記間違いに気付いたためと考えられるが，前記のとおり，その後再度発出した平成２４年１０月９日付け拒絶理由通知書において，引用文献１として特開昭６２－２３６９５３号公報（引用例，甲７）を挙げるとともに，「理由２の刊行物１は，前回のものではなく，特開昭６２－２３６９５３号公報（発明の名称除雪装置，出願人    Ｂ）です。」と記載して，同年５月１８日付け拒絶理由通知書に引用文献１として挙げた特開昭６２－２２６９５３号公報（甲６）を撤回した上で，改めて，本願発明が，特開昭６２－２３６９５３号公報（引用例，甲７）並びに刊行物２及び３記載の発明から容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない旨記載するなどして，実質的に拒絶理由通知の出し直しをしているものといえること，また，これに対する意見や手続補正を促すなどして原告に反論の機会を与えていること，そして，原告から同年１１月１２日付け第２意見書の提出を受けた後，平成２５年２月１４日，平成２４年１０月９日付け拒絶理由通知書記載の理由に基づいて拒絶査定をしていることからすれば，Ａ審査官が，引用文献として挙げるべき公報番号を間違ったことについて原告に謝罪しなかったからといって，同審査官のした上記審査手続について，これを違法と評価すべき瑕疵を認めることはできない。
以上によれば，原告主張の取消事由１は理由がない。
３取消事由２（明確性要件（特許法３６条６項２号）の判断の誤り）について特許法３６条６項２号は，特許請求の範囲の記載に関し，特許を受けようとする発明が明確でなければならない旨規定する。同号がこのように規定した趣旨は，特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には，特許の付与された発明の技術的範囲が不明確となり，第三者に不測の不利益を及ぼすことがあり得るので，そのような不都合な結果を防止することにある。また，特許法は，発明の種類を「物の発明」（２条３項１号），「方法の発明」（同項２号）及び「物の生産方法の発明」（同項３号）の３種類に分類し，特許権の効力（６８条）の範囲を発明の種類によって異なるものとしている。以上を考慮すれば，特許を受けようとする発明の種類(「物の発明」，「方法の発明」，「物を生産する方法の発明」)が不明確であるため，又は，いずれの分類に属するともいえないものが記載されているために，発明が不明確となる場合において，このような発明に特許を付与することは権利の及ぶ範囲が不明確になり適切でない。したがって，特許を受けようとする発明の種類(「物の発明」，「方法の発明」，「物を生産する方法の発明」)は明確であることを要すると解される。そして，特許を受けようとする発明が明確であるか否かは，特許請求の範囲の記載だけではなく，願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し，また，当業者の出願当時における技術的常識を基礎として，特許請求の範囲の記載が，第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。
原告は，本件審決が，本願発明に係る特許請求の範囲請求項１の記載では，特許請求の対象が何であるのか（例えば，「雪国の屋根の雪下ろしロボット」であるのか，「雪国の屋根の雪下ろしロボットを用いた屋根の雪下ろし方法」であるのか，その他のものであるのか）が不明であり，また，特許請求の対象が不明であるから，特許請求の対象を特定する構成が何であるのかも不明であり，請求項１記載の発明は明確でないと判断したことに対し，本願発明がロボットに関する発明であることは明らかである旨主張する。本願発明は，発明の名称を「雪下ろしロボット」とし，本願明細書の段落【０００１】には「本発明は雪国の屋根に積もる多量の雪を人力によらずに安全に取り除くリモコン操作の自動車に関する。」と記載されていることから，「物の発明」である「ロボット，又は自動車」に係る発明であるとも考えられる。しかし，本願発明に係る特許請求の範囲請求項１は，前記第２の２のとおりであって，「雪国の屋根の雪下ろしロボットで切り妻屋根の棟の上に水平にアルミ又はステンレス製のレールを取り付けその上に二輪の小型トラックを組み付け車内にウインチを格納する。」等の構成を特定する記載と，「このワイヤーで繋いだ小型ラッセル車で雪を排除するためのシャベルが幅３０～５０センチ程度のものを屋根上に乗せる。」，「これらは地上から降雪時にリモコンで発進されて雪を大屋根から軒下へと速やかに排除しつつ屋根全体を真っ直ぐに走り降りすぐに巻き上げられてシャベル幅だけ左または右へ移る。」等の作業方法を特定する記載とが混在し，いずれの記載にも経時的な要素を含み，しかも，句点で区切られた複数の文章が羅列された形式で記載され，文章の最後が体言止めではなく，用言になっていることから，「方法の発明」である「雪下ろし方法」とも解釈することができるものである。そして，前記請求項１の記載は，上記のとおり，句点で区切られた複数の文章が羅列された形式で記載され，各文章を総括する文章が存在しないため，各文章相互の関係が明確には特定されていない。したがって，本願発明に係る特許請求の範囲の記載は，「物の発明」であるのか「方法の発明」であるのかが明確でなく，そのため，特許請求の対象が何であるかが不明確であるというべきである。
以上によれば，本件審決の上記判断に誤りはなく，原告の主張は採用することができない。
原告は，本件審決が，本願発明に係る特許請求の範囲請求項１には，「ワイヤー」に関して，「ワイヤーで繋いだ小型ラッセル車」との記載が存在するものの，それ以外の，ワイヤーとウインチ等の他の要素とどのように関係しているのかが全く記載されていないため，発明のワイヤーと発明の他の構成要素との関係が不明であり，請求項１記載の発明は明確でないと判断したことに対し，ワイヤーがウインチにつながれていることは明らかである旨主張する。


本願明細書の段落【０００３】には，「図１により説明する。片流れ又は切り妻屋根の場合は棟に平行にアルミまたはステンレス製のレールを取り付けそのレールに組み込んで転落しないようにしたごく小型で二輪の箱形トラックを走らせ内部にはウインチをを格納する。このワイヤーで繋いでごく小型のラッセル車を屋根に軒下に向けて取り付ける。降雪時に地上からリモコンで電源を入れ発進すればシャベルの幅３０～５０センチ程度の幅で雪を落とし，直ちにワイヤーで棟に巻き上げられ右又は左へその幅だけ平行移動して自動的に雪を落として働く。」と記載されていることが認められ，また【図１】からは，ワイヤーがウインチにつながれていることが一応認められる。他方，本願発明に係る特許請求の範囲請求項１において，「ワイヤ－」に関する記載は，「雪国の屋根の雪下ろしロボットで切り妻屋根の棟の上に水平にアルミ又はステンレス製のレールを取り付けその上に二輪の小型トラックを組み付け車内にウインチを格納する。このワイヤーで繋いだ小型ラッセル車で雪を排除するためのシャベルが幅３０～５０センチ程度のものを屋根上に乗せる。」との部分であるが，「このワイヤー…」の文言の前に「ワイヤー」に関する記載はなく，ワイヤーとウインチとの関係及び構成は文章としては記載されていない。しかし，小型ラッセル車をつないだワイヤーの他端は，ウインチにつなぐと解釈するのが自然であるから，文章上は必ずしも明確ではないものの，第三者に不測の不利益を及ぼすとまではいえず，請求項の記載としては不明確であるとまでいうことはできない。
以上によれば，本件審決の上記判断は相当ではないというべきである。原告は，本件審決が，本願発明に係る特許請求の範囲請求項１の「これらは地上から降雪時にリモコンで発進されて」の「これら」は，その前段に「小型トラック」「ウインチ」「小型ラッセル車」「シャベル」等，候補となるものが複数存在し，それら全てであるのか，そのうち特定のものであるのか，文章上特定できないので，結局，「これら」が何を指しているのか不明であり，請求項１記載の発明は明確でないと判断したことに対し，「これらは地上から降雪時にリモコンで発進されて」の「これら」は，図面から明らかなとおり，ウインチを搭載した小型トラックと小型ラッセル車であることは明らかである旨主張する。
本願発明に係る特許請求の範囲請求項１において，「これらは地上から降雪時にリモコンで発進されて」の「これら」の文言の直前は，「雪国の屋根の雪下ろしロボットで切り妻屋根の棟の上に水平にアルミ又はステンレス製のレールを取り付けその上に二輪の小型トラックを組み付け車内にウインチを格納する。このワイヤーで繋いだ小型ラッセル車で雪を排除するためのシャベルが幅３０～５０センチ程度のものを屋根上に乗せる。」と記載され，その上で，「「これら」は地上から降雪時にリモコンで発進されて雪を大屋根から軒下へと速やかに排除しつつ屋根全体を真っ直ぐに走り降りすぐに巻き上げられてシャベル幅だけ左または右へ移る。」ものとされているのであるから，「これら」は，複数のものを指し，小型トラックと小型ラッセル車を含むと解される。
しかるに，同請求項１においては，小型ラッセル車の下降及び上昇と，小型ラッセル車の自力走行（下降も上昇も自力で動く）又はウインチによる巻上げ若しくは繰出しとの関係が不明であり，場合によっては，降雪時にリモコンで発進される「これら」が，ウインチを指す可能性もないわけではない。しかし，同請求項１においては，その直後に「これらは電気自動車とする。」と記載していることを考え合わせると，「これら」は，ウインチも含めて小型トラックと小型ラッセル車を指すと解するのが自然であり，このような記載が第三者に不測の不利益を及ぼすとまでいうことはできない。したがって，本願発明に係る特許請求の範囲請求項１記載の「これら」が不明確であるとまでいうことはできない。
以上によれば，本件審決の上記判断は相当ではないというべきである。原告は，本件審決が，本願発明に係る特許請求の範囲請求項１の「寄せ棟屋根の場合は…可能であろう。」は，これより前の文に記載されているのが切り妻屋根の屋根の雪下ろしロボットや雪国の屋根の雪下ろしロボットを用いた屋根の雪下ろし方法であるのに対して，この文の記載が寄せ棟屋根の場合について言及するものであるため，一つの請求項に記載された１の発明の構成（すなわち，「切り妻屋根」を前提とする発明であるのか，「寄せ棟屋根」を前提とする発明であるのか，また，いずれも任意事項であって必須の前提ではない発明であるのか）として特定できず，発明の構成が不明であると判断したことに対し，本願発明は，切り妻屋根だけでなく，寄せ棟屋根についても使える発明として記載されていることは明らかである旨主張する。前記のとおり，本願発明に係る特許請求の範囲請求項１は，句点で区切られた複数の文章が羅列された形式で記載されており，各文章を総括する文章が存在しないため，各文章相互の関係が明確に特定されていない。前記請求項１の記載中，「寄せ棟屋根の場合は図に示した様に棟より１２メートル程度下げてレールを４周に水平に取り付けておけば大部分の雪を一台のラッセル車で下ろせる。ハンドルのリモコン操作をすれば寄せ棟に添って斜めに雪を排除することも可能であろう。」とあり，この寄せ棟屋根の場合の構成は，上記文章の前に記載されている切り妻屋根の場合の構成にはない「棟より１２メートル程度下げてレールを４周に水平に取り付け」る構成及び「寄せ棟に添って斜めに雪を排除する」構成を必要としている。したがって，本願発
明は，請求項１によれば，
本来，分けて記載すべき２以上の発明を記載したもの
原告が主張する「切り妻屋根だけでなく，寄せ棟屋根についても使える
発明」を記載したもの
当該ラッセル車などの共通の構成を備える「切り妻屋根」又は「寄せ棟
屋根」に択一的に用いられる発明を記載したもの
のいずれとも解釈できるものである。このことに加えて，前記で説示したとおり，本願発明は，「物の発明」であるのか「方法の発明」であるのかが明確でなく，そのため，前記のとおり，特許請求の対象が何であるかが不明確であることと相まって，請求項１の記載から発明を特定して把握することができず，本願発明に係る特許請求の範囲請求項１の記載は不明確であるというべきである。
したがって，本件審決の上記判断に誤りはなく，原告の主張は採用することができない。
小括
以上によれば，本件審決のした前記及びの判断は相当ではないが，本件審決のした前記及びの判断が相当である以上，上記判断の誤りは結論に影響を及ぼさない。
したがって，原告主張の取消事由２には理由がない。


平成２９年１０月２６日判決言渡
平成２８年（行ケ）第１０２１５号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２９年７月４日
判決
原告         日鐵住   金建材   株式会   社同訴訟   代理人弁護士         塚    原    朋    一同訴訟   代理人   弁理士         長谷    川    芳    樹
黒      木    義    樹
吉      住    和    之
柳              康    樹
中      塚        岳
被                    告      ＪＦＥスチール株式会社同訴訟   代理人   弁理士          杉    村    憲    司
塚      中    哲    雄
川      原    敬    祐
主文
１特許庁が無効２０１５－８００１７５号事件について平成２８年８月１５日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求の趣旨
主文同旨
第２事案の概要
本件は，特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は，①サポート要件違反，②実施可能要件違反，③新規性，④進歩性の各有無である。
１特許庁における手続の経緯
被告は，平成１７年３月２日，発明の名称を「鋼の連続鋳造用モールドパウダー」とする発明につき，特許を出願し（特願２００５－５７８９９号），平成２３年４月２２日，設定登録（特許第４７２５１３３号）を受けた（請求項の数２。甲２１。以下「本件特許」という。）。
原告は，平成２６年１月２３日，本件特許について，特許無効審判を請求した（無効２０１４－８０００１６号。）ところ，被告は，同年８月１９日付け訂正請求書により，特許請求の範囲の訂正を含む訂正を請求した（甲３５～３７。訂正後の請求項の数２。）。
特許庁は，平成２６年１２月１６日，「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（甲３８）をし，この審決は，平成２７年１月２６日，確定した。
原告は，平成２７年９月７日，本件特許について，特許無効審判を請求した（甲２２。無効２０１５－８００１７５号。以下「本件審判」という。）。被告は，平成２７年１２月２１日付け訂正請求書（以下「本件訂正請求書」という。）により，特許請求の範囲の訂正を含む訂正を請求した（甲２５，２６。訂正後の請求項の数２。以下「本件訂正」という。）。
特許庁は，平成２８年８月１５日，「特許第４７２５１３３号の明細書，特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり，訂正後の請求項〔１～２〕について訂正することを認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同月２５日，原告に送達された。
２本件発明の要旨
本件訂正後の本件特許の請求項１及び２の発明に係る特許請求の範囲の記載は，次のとおりである（甲２５，２６。以下，これらの発明をそれぞれ「本件発明１及び２」といい，本件発明１及び２を併せて「本件発明」という。本件訂正後の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。本件訂正後の本件特許の各請求項を「請求項１」などということがある。）。
【請求項１】(本件発明１)


「Ｃ：０．０２～０．０５質量％（但し，０．０５質量％を除く），Ｓｉ：０．１質量％以下，Ｍｎ：０．０５～０．３質量％，Ｐ：０．００２～０．０３５質量％，Ｓ：０．００５～０．０１５質量％，sol.Ａｌ：０．０２～０．０５質量％を含有する低炭素アルミキルド鋼の連続鋳造に使用される，少なくともＳｉＯ２，ＣａＯ，及びＮａ２Ｏを含有し，二次冷却帯においては鋳片表面からの剥離性に優れ，二次冷却帯での鋳片の冷却能を高めることが可能な，鋼の連続鋳造用モールドパウダーであって，前記モールドパウダーのＳｉＯ２含有量とＮａ２Ｏ含有量との関係が，下記の（１）式を満たす範囲であり，且つ，前記モールドパウダーの塩基度とＮａ２Ｏ含有量との関係が，下記の（２）式を満たす範囲である（但し，[％ＳｉＯ２]＝３５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝８％，かつ，[％ＣａＯ]＝３５％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３１．４％，[％Ｎａ２Ｏ]＝９．６％，かつ，[％ＣａＯ]＝２５．１％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３２．８％，[％Ｎａ２Ｏ]＝９．０％，かつ，[％ＣａＯ]＝２６．３％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３４．４％，[％Ｎａ２Ｏ]＝６．３％，かつ，[％ＣａＯ]＝３４．２％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３２．３％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．５％，かつ，[％ＣａＯ]＝３２．１％の場合，[％ＳｉＯ２]＝４３．３％，[％Ｎａ２Ｏ]＝１２．８％，かつ，[％ＣａＯ]＝２８．８％の場合，[％ＳｉＯ２]＝４７．２％，[％Ｎａ２Ｏ]＝１２．８％，かつ，[％ＣａＯ]＝２８．８％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３６．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３８．４％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３４．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３８．４％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３４．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７.９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３７．０％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３３．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３４．２％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３４．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３５．６％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３４．６％，[％Ｎａ２Ｏ]＝５．２％，かつ，[％ＣａＯ]＝３８．５％の場合，及び[％ＳｉＯ２]＝３１．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝５．２％，かつ，[％ＣａＯ]＝３８．５％の場合を除く）ことを特徴とする，鋼の連続鋳造用モールドパウダー。０．６５×［％Ｎａ２O］＋２５≦［％ＳｉＯ２］≦２．０８×［％Ｎａ２O］＋２
５・・・(１)
－０．０７８×[％Ｎａ２O]＋１．４≦ＣａＯ／ＳｉＯ２≦－０．０７７×[％Ｎａ
２O]＋１．８・・・(２)
但し，（１）式及び（２）式において，[％Ｎａ２Ｏ]は前記モールドパウダーのＮａ２Ｏ含有量（質量％），[％ＳｉＯ２]は前記モールドパウダーのＳｉＯ２含有量（質量％），[％ＣａＯ]は前記モールドパウダーのＣａＯ含有量（質量％），ＣａＯ／ＳｉＯ２は前記モールドパウダーの塩基度である。」
【請求項２】（本件発明２）
「前記モールドパウダーは，鋳片引き抜き速度が２．０ｍ／分以上の高速鋳造時に使用するモールドパウダーであることを特徴とする，請求項１に記載の鋼の連続鋳造用モールドパウダー。」
３審判における請求人（原告）の主張
(1)無効理由１（サポート要件）
本件発明１及び２についての特許は，サポート要件（特許法３６条６項１号）を満たしていない。
(2)無効理由２（実施可能要件）
本件発明１及び２についての特許は，実施可能要件（特許法３６条４項１号）を満たしていない。
(3)無効理由３－１（新規性欠如）
本件発明１及び２は，甲１（特開２００３－９４１５２号公報）に記載された発明（以下「甲１発明」という。）であり，新規性（特許法２９条１項３号）を欠く。
(4)無効理由４－１（進歩性欠如）
本件発明１及び２は，甲１発明，又は，甲１発明及び技術常識（甲４，７）に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，進歩性（特許法２９条２項）を欠く。
(5)無効理由４－２（進歩性欠如）
本件発明１及び２は，甲２（特開昭５７－４１８６２号公報）に記載された発明（以下「甲２発明」という。），又は，甲２発明及び技術常識（甲１，４）に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，進歩性を欠く。
(6)無効理由４－３（進歩性欠如）


本件発明１及び２は，甲４（荻林成章外７名「低炭素アルミキルド鋼用パウダー技術の開発」製鉄研究第３２４号，１９８７，ｐ．１～９）に記載された発明（以下「甲４発明」という。），又は，甲４発明及び技術常識（甲１，７～９）に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，進歩性を欠く。
(7)無効理由４－４（進歩性欠如）
本件発明１及び２は，甲５（特開平１１－２９１００５号公報）に記載された発明（以下「甲５発明」という。），又は，甲５発明及び技術常識（甲１，１０～１４）に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，進歩性を欠く。
４審決の理由の要点
(1)無効理由１について
本件発明１及び２は，本件明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして，当業者が課題を解決できると認識できる範囲内のものであるから，本件発明１及び２に係る特許は，サポート要件に違反して特許されたものということはできない。
(2)無効理由２について
本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，当業者が本件発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものであるから，本件発明１及び２に係る特許は，実施可能要件に違反して特許されたものということはできない。
(3)無効理由３－１について
本件発明１及び２は，甲１発明であるとはいえないから，本件発明１及び２に係る特許は，新規性を欠くものではない。
(4)無効理由４－１～４について
本件発明１及び２は，甲１発明に基づいて，又は，甲１発明及び技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなく，甲２発明に基づいて，又は，甲２発明及び技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなく，甲４発明，又は，甲４発明及び技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなく，甲５発明，又は，甲５発明及び技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから，本件発明１及び２に係る特許は，進歩性を欠くものではない。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（無効理由１・サポート要件についての判断の誤り）(1)本件発明の課題は，「二次冷却帯における鋳片の冷却能を高めることを可能とする，鋳片表面からの剥離性に優れる，鋼の連続鋳造用モールドパウダーを提供する」ことである（甲２６【０００９】）。
この「鋳片表面からの剥離性に優れる」とは，鋳型内では鋳型と凝固シェルとの間隙に流入して鋳片表面に付着しているモールドパウダーが，鋳型直下では鋳片表面から迅速に剥離するということである（甲２６【００２７】）。そして，「鋳片表面からの剥離性に優れる」ことによって，二次冷却帯では，「水スプレーノズル或いはエアーミストスプレーノズルから噴霧されるスプレー水は鋳片表面に直接衝突するので，冷却能が向上」する（甲２６【００２７】）ので，「二次冷却帯における鋳片の冷却能を高めることを可能」となる（下図参照）。
【図Ｃ】
【図Ｄ】
一次冷却
二次冷却
鋳型直下
上下振動
(2)当業者は，本件明細書の実施例において，「（１）式及び（２）式を満足していないモールドパウダーＡは，二次冷却帯において，鋳片表面からの剥離性が悪いため，当該二次冷却帯の冷却能を高めることができないのに対して，上記剥離性の評価において剥離性が優れているとされた，上記（１）式及び（２）式を満足するモールドパウダーＢは，二次冷却帯において，鋳片表面からの剥離性が良いため，当該二次冷却帯の冷却能を高めることができることが確認された」とは理解
しないこと
ア本件明細書（甲２６）の記載（【０００８】）からは，「鋳片からの剥離性の良いモールドパウダー」であれば「バルジング性湯面変動を抑制」できるということが理解されるにとどまり，この記載をもって，「バルジング性湯面変動を抑制」できれば，そのときに用いられているモールドパウダーが「鋳片からの剥離性の良いモールドパウダー」であると，当業者が理解できることにはならない。むしろ，当業者は，バルジング性湯面変動は凝固シェル厚みが薄くなることに起因して激しくなるものと理解し（甲２６【０００７】），凝固シェルは鋳型内で形成されるものであるから，凝固シェル厚みは，例えば，モールドパウダーの組成に起因する凝固温度及びそれに伴う鋳型内抜熱強度に大きく影響される（甲３，５）と認識する。
したがって，当業者は，本件明細書記載の実施例において，モールドパウダーＢがモールドパウダーＡよりも「バルジング性湯面変動を抑制」できたのは，モールドパウダーＢの方が「鋳片からの剥離性の良いモールドパウダー」であるからと考えるよりも，例えば，モールドパウダーＡ，Ｂの組成の違い，それに伴う凝固温度及び鋳型内抜熱強度の違いに起因して，凝固シェル厚みを確保できたことによるところが大きいと考えるはずである。
イ本件明細書には，モールドパウダーＢについて，「二次冷却帯における鋳片の冷却能を高めることを可能とする，鋳片表面からの剥離性に優れる」ことを裏付ける具体的な実験データが記載されておらず，モールドパウダーＡについて，モールドパウダーＢよりもバルジング性湯面変動が激しかったのは，モールドパウダーＡの鋳片表面からの剥離性が悪いからであるとは，当業者に直ちに理解されない。
本件明細書に記載の実施例で用いられたモールドパウダーＡ，Ｂの組成と（１）式及び（２）式との関係を図示すると，次のようになる。
【図Ｈ】
（１）式の右辺
▲モールドパウダーＡ
△モールドパウダーＢ
甲５の比較例の組成
（１）式の左辺
【図Ｉ】
鋳型直下の鋳片からの剥離性の違いは，本件明細書の実施例における実機でのバルジング性湯面変動の優劣を決める一因にすぎないから，（１）式及び（２）式を満たすモールドパウダーと満たさないモールドパウダーがそれぞれ１点しかないという状況下で，「実施例の結果は，剥離性の違いによる影響が十分にある」と当業者が理解できない。
また，モールドパウダーＡとモールドパウダーＢとの間を隔てる直線としては，（１）式の左辺及び（２）式の右辺に対応する直線のみならず，他にも無数の線で規定し得る。なお，（１）式の左辺及び（２）式の右辺は，いずれも，モデル実験における面積率が５０％未満であるか５０％以上であるかの境界として規定されたものであるが（甲２６【００１７】），モデル実験における面積率５０％という値が，バルジング性湯面変動の優劣を決めるものであるという技術常識が本件特許出願時に存在していたことをうかがわせる証拠は一切示されていない。
▲モールドパウダーＡ
△モールドパウダーＢ


甲５の比較例の組成
（２）式の左辺
（２）式の右辺
さらに，（１）式の右辺及び（２）式の左辺については，それらを満たさないモールドパウダーを用いたときのバルジング性湯面変動の評価が実施例においてされていない。そうすると，当業者は，（１）式の右辺及び（２）式の左辺を満たすモールドパウダーと満たさないモールドパウダーとでバルジング性湯面変動に違いが生じるか否かを推論することができないし，（１）式の右辺及び（２）式の左辺を満たすモールドパウダーが満たさないモールドパウダーに比べて，鋳型直下の鋳片からの剥離性の違いに起因して，バルジング性湯面変動を抑制できることは認識できない。(3)当業者は，本件明細書記載の剥離性評価が，二次冷却帯における鋳片表面からの剥離性に優れていることの評価方法として妥当であるかどうかを検討するこ
とができず，妥当であると認識することはないこと
ア本件明細書においては，剥離性評価について，「剥離性は，溶融させて１３００℃に保持したモールドパウダーを鉄製矩形容器内に流し込み，溶融したモールドパウダーが固化完了する前に矩形容器を解体し，矩形容器壁面へのモールドパウダーの付着した面積率で評価した」（甲２６【００１７】）と記載されているにすぎず，矩形容器の大きさ・厚さ，矩形容器に流し込むモールドパウダーの量，矩形容器を解体するタイミング，モールドパウダーの付着した面積率を評価するタイミングなど，多くの点で詳細な条件が不明である。
また，このモデル実験において，二次冷却帯におけるモールドパウダーの鋳片表面からの剥離性を適切に評価するための実験条件に関して，本件特許出願時に技術常識が存在していたことをうかがわせる証拠は何ら示されていない。そして，当業者であれば，矩形容器の大きさ・厚さ，矩形容器に流し込むモールドパウダーの量，矩形容器を解体するタイミング，モールドパウダーの付着した面積率を評価するタイミングなどによっては，得られる面積率の値が変動し，結果として，本件明細書に記載の剥離性評価に基づいて規定された（１）式及び（２）式そのものが変動してしまうと認識する。
イ本件明細書の記載に接した当業者は，本件明細書の剥離性評価における「剥離性」と「鋳片表面からの剥離性」とは，互いにまったく別異の現象であると理解する。すなわち，実際の鋼の連続鋳造では，例えば，(i)溶鋼が鋳型に連続的に注入されるため，常に鋳型内は，高温（一定温度）に保持される，(ii)溶鋼（鋳片）及びモールドパウダー（溶融スラグ）は徐々に冷却される，(iii)モールドパウダー（溶融スラグ）により溶鋼の酸化が防止されている，(iv)鋳型を上下振動（オシレーション）させているため，鋳片表面に０．３～１．０ｍｍ程度の凹み（オシレーションマーク）が生じる，といった現象がみられる。これに対し，本件明細書記載の剥離性評価（甲２６【００１７】）では，(i')溶融させたモールドパウダーを容器に流し込んで以降は熱が流出するのみである，(ii')容器は急激に温度上昇する一方，モールドパウダーは急激に温度低下する，といったことが理解でき，一方，(iii')容器表面の状態（酸化されているか）が不明であり，また，(iv')オシレーションマークに相当するような凹みが生じているかも不明である。このような熱の挙動の違い（上記(i)と(i')，(ii)と(ii')）は，例えば，モールドパウダーの凝固の仕方（一般的に，モールドパウダーは，冷却のされ方により非晶質となったり結晶質となったりするなど）に影響し，結果的にモールドパウダーの剥離性に違いを生じさせると当業者には理解される。また，鋳片表面と容器表面との状態の違い（上記(iii)と(iii')，(iv)と(iv')）は，モールドパウダーとその付着対象（鋳片表面又は容器表面）との間の界面の状態に影響し，結果的にモールドパウダーの剥離性に違いを生じさせると当業者には理解される。ウ本件明細書記載の剥離性評価では，鉄製矩形容器における「鉄」の組成は不明である。
また，本件明細書でいう「鉄製矩形容器」の「鉄」といえば，「Ｃ：０．０２～０．０５質量％（但し，０．０５質量％を除く），Ｓｉ：０．１質量％以下，Ｍｎ：０．０５～０．３質量％，Ｐ：０．００２～０．０３５質量％，Ｓ：０．００５～０．０１５質量％，ｓｏｌ．Ａｌ：０．０２～０．０５質量％を含有する低炭素アルミキルド鋼」を意味するという技術常識も存在しない。
エそうすると，当業者が，「本モデル実験での剥離性が，実際の連続鋳造における鋳型直下での鋳片表面からの剥離性」のモデルであると推論することはあり得ず，本件明細書記載の剥離性の評価において，（１）式及び（２）式を満たす全てのモールドパウダーが優れているとされたところで，これが，所定の組成を有する低炭素アルミキルド鋼の連続鋳造について，二次冷却帯における鋳片表面からの剥離性も優れているとは推論しない。
(4)仮に，本件明細書記載の剥離性の評価がモールドパウダーの二次冷却帯における鋳片表面からの剥離性を評価する方法として妥当なものである場合であっても，本件明細書の実施例の追試の結果（甲３３）は，本件明細書において剥離性が良いと評価されたモールドパウダーＢは，実際には，鉄製矩形容器からの剥離性が悪く，本件課題を解決できないことを裏付けている。２取消事由２（無効理由２・実施可能要件についての判断の誤り）(1)「（１）式及び（２）式を満たす全てのモールドパウダーは，『二次冷却帯における鋳片の冷却能を高めることを可能とする，鋳片表面からの剥離性に優れる，鋼の連続鋳造用モールドパウダーを提供する』との課題を解決できるもの」でないから，「当該全てのモールドパウダーは，二次冷却帯においては鋳片表面からの剥離性に優れ，二次冷却帯での鋳片の冷却能を高めることが可能なモールドパウダーである」とはいえない。
(2)原告の追試の結果（甲３３）は，仮に被告が説明するとおりの条件で本件明細書記載の剥離性の評価を行っても，モールドパウダーＢが「二次冷却帯においては鋳片表面からの剥離性に優れ，二次冷却帯での鋳片の冷却能を高めることが可能なモールドパウダー」であるとはいえないことを裏付けている。甲３３の追試の結果は，当業者である原告の従業員が，本件明細書【００１７】の記載に基づき，このモデル実験において選択すべき条件に関する技術常識が存在しない中，一応常識的と思われる条件を選択して（一部の条件については，本件明細書に一切記載されていない条件〔被告が出願後に提示した甲２９に記載の条件〕に沿って）モデル実験を再現した結果である。


なお，甲３３の追試においては，約7秒間かけて，溶解したモールドパウダーを容器内にその深さが約６０㎜となるように流し込んだ。仮に「甲３３の追試では，容器内への溶融モールドパウダーの流し込みの速度が遅かった」というのであれば，容器内への溶融モールドパウダーの流し込みの速度は，モデル実験の結果を左右する重要な実験条件であるということになるが，当該速度は，本件明細書に記載されていない。また，当該速度を具体的にどれだけにすれば，二次冷却帯におけるモールドパウダーの鋳片表面からの剥離性を評価するのに妥当といえるのかについて，本件出願時に技術常識が存在していたことをうかがわせる証拠は何ら示されていない。
(3)本件発明は，モールドパウダーの組成を（１）式及び（２）式で特定した点に最大の特徴があり，この（１）式及び（２）式は，本件明細書【００１７】に記載の被告独自のモデル実験によって導出されたものであるから，本件明細書には，当業者がモデル実験を再現できる程度の記載がなされていなければ，当業者が本件発明を実施可能であるとはいえない。
しかし，前記１のとおり，当該モデル実験の詳細な実験条件は不明であり，本件明細書には，（１）式及び（２）式を導出するためのモデル実験を当業者が再現できる程度に記載がされておらず，本件発明は，本件明細書に，当業者が本件発明を実施可能な程度に記載されたものではない。
３取消事由３（無効理由３－１・甲１に基づく新規性についての判断の誤り）(1)審決は，本件発明１と甲１発明とは，次の点で相違するとして，これを相違点１－２と認定した。
「相違点１－２：鋼の連続鋳造用モールドパウダーの成分組成について，本件発明１は，『前記モールドパウダーのＳｉＯ２含有量とＮａ２Ｏ含有量との関係が，下記の（１）式を満たす範囲であり，且つ，前記モールドパウダーの塩基度とＮａ２Ｏ含有量との関係が，下記の（２）式を満たす範囲である（但し，[％ＳｉＯ２]＝３５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝８％，かつ，[％ＣａＯ]＝３５％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３１．４％，[％Ｎａ２Ｏ]＝９．６％，かつ，[％ＣａＯ]＝２５．１％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３２．８％，[％Ｎａ２Ｏ]＝９．０％，かつ，[％ＣａＯ]＝２６．３％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３４．４％，[％Ｎａ２Ｏ]＝６．３％，かつ，[％ＣａＯ]＝３４．２％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３２．３％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．５％，かつ，[％ＣａＯ]＝３２．１％の場合，[％ＳｉＯ２]＝４３．３％，[％Ｎａ２Ｏ]＝１２．８％，かつ，[％ＣａＯ]＝２８．８％の場合，[％ＳｉＯ２]＝４７．２％，[％Ｎａ２Ｏ]＝１２．８％，かつ，[％ＣａＯ]＝２８．８％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３６．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３８．４％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３４．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３８．４％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３４．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７.９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３７．０％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３３．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３４．２％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３４．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３５．６％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３４．６％，[％Ｎａ２Ｏ]＝５．２％，かつ，[％ＣａＯ]＝３８．５％の場合，及び[％ＳｉＯ２]＝３１．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝５．２％，かつ，[％ＣａＯ]＝３８．５％の場合を除く）』
『０．６５×［％Ｎａ２O］＋２５≦［％ＳｉＯ２］≦２．０８×［％Ｎａ２O］＋２
５・・・(１)
－０．０７８×[％Ｎａ２O]＋１．４≦ＣａＯ／ＳｉＯ２≦－０．０７７×[％Ｎａ
２O]＋１．８・・・(２)


但し，（１）式及び（２）式において，[％Ｎａ２Ｏ]は前記モールドパウダーのＮａ２Ｏ含有量（質量％），[％ＳｉＯ２]は前記モールドパウダーのＳｉＯ２含有量（質量％），[％ＣａＯ]は前記モールドパウダーのＣａＯ含有量（質量％），ＣａＯ／ＳｉＯ２は前記モールドパウダーの塩基度である』のに対し，甲１発明は，『ＳｉＯ２３１～３４ｍａｓｓ％，Ａｌ２Ｏ３４～６ｍａｓｓ％，ＣａＯ    ３８～４１ｍａｓｓ％，Ｆ７～９ｍａｓｓ％，Ｎａ２Ｏ    ８～１１ｍａｓｓ％，Ｌｉ２Ｏ１～３ｍａｓｓ％，ＭｇＯ０．５～１．５ｍａｓｓ％である』点。」(2)アモールドパウダーは，「基材としてセメント，珪酸カルシウムの他，焼石灰，珪石等の原料を電気炉で溶融し，水滓化して得られる所謂プリメルトされた珪酸カルシウム」（甲３４【０００３】～【０００４】）を用いて製造されるものであり，その原料として組成が必ずしも一に定まらない混合物を用いている。したがって，組成が所定の範囲内にあるモールドパウダーが製造，販売されることがある。そして，成分の分析値の許容変動範囲にあるモールドパウダーを入手して鋳造に使用することは，本件特許出願時に，鋼の鋳造分野で通常行われていたことである（甲１５）。
イ甲１に接した当業者は，甲１発明の「モールドパウダー」におけるＳｉＯ２，ＣａＯ，Ｎａ２Ｏの各含有量について，「ＳｉＯ２３１～３４ｍａｓｓ％」，「ＣａＯ３８～４１ｍａｓｓ％」，「Ｎａ２Ｏ    ８～１１ｍａｓｓ％」と具体的な値を明確に把握できる（甲１【００１８】【００２０】【表２】）のであって，「各含有量の具体的な値は不明である」とは認識しない。
(3)本件発明１の（１）式及び（２）式で特定されるモールドパウダーの組成と，甲１発明である「…ＳｉＯ２３１～３４ｍａｓｓ％，Ａｌ２Ｏ３    ４～６ｍａｓｓ％，ＣａＯ３８～４１ｍａｓｓ％，Ｆ    ７～９ｍａｓｓ％，Ｎａ２Ｏ８～１１ｍａｓｓ％，Ｌｉ２Ｏ１～３ｍａｓｓ％，ＭｇＯ    ０．５～１．５ｍａｓｓ％であるモールドパウダー」の組成とは，重複する。重複する領域がある以上，本件発明は，甲１発明として公知であった組成を包含しているのであるから，甲１発明に対して新規性を有さない。
(4)仮に，甲１発明の「モールドパウダー」におけるＳｉＯ２，ＣａＯ，Ｎａ２Ｏの各含有量について，各含有量の具体的な値が明示されていないとしても，甲１の【表２】にモールドパウダーの組成が示されている以上，当業者には，本件発明１における（１）式及び（２）式を満たすような組成のモールドパウダーを実際に鋳造に使用できるものと理解されるので，本件発明１における式（１）及び（２）を満たすモールドパウダーが甲１に記載されているといえる。(5)したがって，本件発明   1と甲１発明との相違点１－２は存在しない。４取消事由４（無効理由４－１・甲１に基づく進歩性についての判断の誤り）(1)前記３で述べたとおり，本件発明１と甲１発明との相違点１－２は存在しない。
(2)仮に相違点１－２が存在したとしても，甲１【００１８】，【００２０】，【表２】に記載された範囲で各成分の含有量を適宜調整し，（１）式及び（２）式を満たす組成のモールドパウダー（例えば，ＳｉＯ２，ＣａＯ及びＮａ２Ｏの含有量をそれぞれ表２に具体的に明示されている３４ｍａｓｓ％，３８ｍａｓｓ％及び８ｍａｓｓ％に調整したモールドパウダー）を用いることは，当業者の通常の創作能力の範囲内のこと（設計事項）にすぎない。
(3)ア甲１の【表２】に示されたモールドパウダーの組成（例えば，ＳｉＯ２含有量が３４ｍａｓｓ％，ＣａＯ含有量が３８ｍａｓｓ％，Ｎａ２Ｏ含有量が８ｍａｓｓ％）は，本件発明１における（１）式及び（２）式を満たしているから，「甲１発明において，本件発明１の相違点１－２に係る発明特定事項とすることは，当業者が容易になし得るものとはいえない」というためには，少なくとも，相違点１－２に係る発明特定事項とすることにより，本件発明１が甲１発明の効果と比較して格別な効果を奏する必要がある。
イ次のとおり，本件発明１が，「相違点１－２に係る発明特定事項とすることで」，甲１発明の効果と比較して「格別の効果を奏するものである」ということはできない。
(ｱ)本件発明１における（１）式及び（２）式を満たすモールドパウダーは，前記１のとおり，二次冷却帯における鋳片表面からの剥離性に優れ，二次冷却帯での鋳片の冷却能を高めることが可能なモールドパウダーではないから，「溶融して鋳型と凝固シェルとの間隙に流入したモールドパウダーは，鋳型内では鋳片表面に付着していたとしても，鋳型直下においては鋳片表面から迅速に剥離する。これにより，二次冷却の冷却能が向上して鋳片の凝固シェル厚みが増大し，鋳片のバルジング量が低減され，バルジング性湯面変動が減少する。その結果，鋳片引き抜き速度が２．０ｍ／分以上の高速鋳造であってもモールドパウダーの巻き込みのない高品質の鋳片を安定して製造することが可能となり，工業上有益な効果がもたらされる」（甲２６【００１３】）という効果を奏さない。(ｲ)本件明細書には，（１）式及び（２）式を満たす組成をモールドパウダーが，甲１発明の組成を有するモールドパウダーと比較して，格別の効果を奏することを裏付ける具体的な実験データはない。


また，「鋳片引き抜き速度が２．０ｍ／分以上の高速鋳造であってもモールドパウダーの巻き込みのない高品質の鋳片を安定して製造することが可能」か否かについては，本件明細書において実験がされていない。
(ｳ)本件明細書に記載の実施例では，（１）式及び（２）式を満たすモールドパウダーと満たさないモールドパウダーがそれぞれ１点しかバルジング性湯面変動について評価されておらず，モデル実験における面積率５０％という値が，バルジング性湯面変動の優劣を決めるものであるという技術常識が本件特許出願時に存在していたこともうかがわれないから，（１）式及び（２）式を満たすモールドパウダーのすべてが，バルジング性湯面変動を低減できることは何ら実験的に示されていない。
(ｴ)そうすると，本件発明１は，甲１発明と比較して，格別の効果を奏するものであるとは，本件明細書に接した当業者に理解されない。５取消事由５（無効理由４－２・甲２に基づく進歩性についての判断の誤り）(1)甲２発明における（１）及び（２）の組成について，本件発明１における（１）式及び（２）式の各辺を計算すると，下の表のとおりになり，甲２発明の（１）
及び（２）のいずれの組成についても，
（１）式の左辺≦（１）式の中辺≦（１）式の右辺
（２）式の左辺≦（２）式の中辺≦（２）式の右辺
が満たされるから，甲２発明は，本件発明１における（１）式及び（２）式を満たす。
甲２発明(1)式
左辺
(1)式
中辺
(1)式
右辺
(2)式
左辺
(2)式
中辺
(2)式
右辺
（１）29.095    34.438.104    0.90860.994…    1.3149（２）29.875    32.340.6    0.8150.9938…    1.22(2)そうすると，本件発明１と甲２発明との一致点・相違点は，次のとおり認定されるべきである。
【一致点】
「・・・両者は，「炭素鋼の連続鋳造に使用される，少なくともＳｉＯ２，ＣａＯ，及びＮａ２Ｏを含有し，前記モールドパウダーのＳｉＯ２含有量とＮａ２Ｏ含有量との関係が，下記の（１）式を満たす範囲であり，且つ，前記モールドパウダーの塩基度とＮａ２Ｏ含有量との関係が，下記の（２）式を満たす範囲である，鋼の連続鋳造用モールドパウダー。
０．６５×[％Ｎａ２Ｏ]＋２５≦[％ＳｉＯ２]≦２．０８×[％Ｎａ２Ｏ]＋２５・・・
(1)
－０．０７８×[％Ｎａ２Ｏ]＋１．４≦ＣａＯ/ＳｉＯ２≦－０．０７７×[％Ｎａ
２Ｏ]+１．８・・・(2)
但し，（１）式及び（２）式において，[％Ｎａ２Ｏ]は前記モールドパウダーのＮａ２Ｏ含有量（質量％），[％ＳｉＯ２]は前記モールドパウダーのＳｉＯ２含有量（質量％），[％ＣａＯ]は前記モールドパウダーのＣａＯ含有量（質量％），ＣａＯ／ＳｉＯ２は前記モールドパウダーの塩基度である」である点。
【相違点】（２－３’）


「鋼の連続鋳造用モールドパウダーについて，本件発明１は，「[％ＳｉＯ２]＝３５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝８％，かつ，[％ＣａＯ]＝３５％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３１．４％，[％Ｎａ２Ｏ]＝９．６％，かつ，[％ＣａＯ]＝２５．１％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３２．８％，[％Ｎａ２Ｏ]＝９．０％，かつ，[％ＣａＯ]＝２６．３％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３４．４％，[％Ｎａ２Ｏ]＝６．３％，かつ，[％ＣａＯ]＝３４．２％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３２．３％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．５％，かつ，[％ＣａＯ]＝３２．１％の場合，[％ＳｉＯ２]＝４３．３％，[％Ｎａ２Ｏ]＝１２．８％，かつ，[％ＣａＯ]＝２８．８％の場合，[％ＳｉＯ２]＝４７．２％，[％Ｎａ２Ｏ]＝１２．８％，かつ，[％ＣａＯ]＝２８．８％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３６．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３８．４％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３４．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３８．４％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３４．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３７．０％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３３．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３４．２％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３４．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３５．６％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３４．６％，[％Ｎａ２Ｏ]＝５．２％，かつ，[％ＣａＯ]＝３８．５％の場合，及び[％ＳｉＯ２]＝３１．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝５．２％，かつ，[％ＣａＯ]＝３８．５％の場合，を除く」のに対し，甲２発明は，[％ＳｉＯ２]＝３４．４％，[％Ｎａ２Ｏ]＝６．３％，かつ，[％ＣａＯ]＝３４．２％である，又は，[％ＳｉＯ２]＝３２．３％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．５％，かつ，[％ＣａＯ]＝３２．１％である点。」
(3)甲２発明は甲２に記載されたモールドパウダーの組成の一例にすぎないから，甲２発明におけるＳｉＯ２，ＣａＯ，Ｎａ２Ｏの含有量（ｗｔ％）を，それぞれ甲２の第１表に示された２７．７～３２．３，２７．６～３２．１，３．５～８．２の範囲の特定の組成，例えば，甲２発明（２）の[％ＳｉＯ２]＝３２．３％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．５％，かつ，[％ＣａＯ]＝３２．１％を，[％ＳｉＯ２]＝３２．２％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．５％，かつ，[％ＣａＯ]＝３２．１％（本件発明１における（１）式及び（２）式を満たす。）に変更することに何ら困難性はない。また，所定の組成が除かれた本件発明１の組成を有するモールドパウダーが，甲２発明の効果と比較して格別顕著な効果を奏するともいえない。したがって，相違点２－３’は，当業者が容易に想到し得たものである。(4)仮に，本件発明１と甲２発明との一致点・相違点が審決の認定のとおりであるとしても，審決は，次のとおり，相違点の容易想到性についての判断を誤っている。
ア(ｱ)甲２には，「融点，粘性についてはＳｉＯ２，ＣａＯ，Ａｌ２Ｏ３，Ｎａ２Ｏ，Ｆの含有量を変更する事により，操業に合致した物性に調整する事ができる」（２頁左下欄４行～７行）とあり，甲２発明のモールドパウダーのＳｉＯ２，ＣａＯ，Ｎａ２Ｏ等の組成を適宜調整し，本件発明１の（１）式及び（２）式を満たすような組成のモールドパウダーを用いることは，当業者の通常の創作能力の範囲内のこと（設計事項）にすぎない。
(ｲ)甲２発明は，除くクレームによって本件発明から除かれた組成に限らず，それ以外の組成範囲をも開示するものである。そうすると，除くクレームによって除かれた甲２発明の組成を，それとほとんど変わらない（例えば，ＳｉＯ２の含有量が０．１％だけ異なる）ような組成を含む，除くクレームによって除かれた組成以外の組成に変更することは，当業者にとって困難であるはずがない。そして，本件発明において，甲２発明の組成は除かれているものの，本件発明のモールドパウダーの組成のうち，除くクレームによって除かれた甲２発明の組成に限りなく近い組成と，甲２発明の組成とで，実質的な相違は認められない。イ(ｱ)「甲２発明において，本件発明１の相違点２－３に係る発明特定事項とすることは，当業者が容易になし得るものとはいえない」というためには，少なくとも，相違点２－３に係る発明特定事項とすることにより，本件発明１が甲２発明の効果と比較して格別な効果を奏する必要がある。


(ｲ)甲２発明は，本件発明１における（１）式及び（２）式を満たすものであるし，本件明細書をみても，（１）式及び（２）式で特定される組成のうち甲２発明に相当する組成を除いた残りの組成（相違点２－３に係る発明特定事項）とすることで，甲２発明の効果と比較して格別の効果を奏すると認められる記載はなく，本件発明１が，「相違点２－３に係る発明特定事項とすることで」，甲２発明と比較して「格別の効果を奏するものである」ということはできない。６取消事由６（無効理由４－３・甲４に基づく進歩性についての判断の誤り）(1)ア甲４の表２に記載された「ＳｉＯ２含有量：３２～４０質量％，Ｎａ２Ｏ含有量：０～２０質量％，及び塩基度（ＣａＯ／ＳｉＯ２）：０．５～１．２」は，本件発明の（１）式及び（２）式を満たす組成を包含する。甲４の表２に記載された「ＳｉＯ２含有量：３２～４０質量％，Ｎａ２Ｏ含有量：０～２０質量％，及び塩基度（ＣａＯ／ＳｉＯ２）：０．５～１．２」の範囲で各成分の含有量を適宜調整し，本件発明１の（１）式及び（２）式を満たす組成のモールドパウダーを用いることは，当業者の通常の創作能力の範囲内のこと（連続鋳造における拘束性ブレークアウトの低減〔甲４〕等のために当業者が適宜決定できる設計事項）にすぎない。
イ甲４発明は，除くクレームによって除かれた組成に限らず，それ以外の組成範囲をも開示するものである。そうすると，除くクレームによって除かれた甲４発明の組成を，それとほとんど変わらない（例えば，ＳｉＯ２の含有量が０．１％だけ異なる）ような組成を含む，除くクレームによって除かれた組成以外の組成に変更することは，当業者にとって困難であるはずがない。そして，本件発明において，甲４発明の組成は除かれているものの，本件発明のモールドパウダーの組成のうち，除くクレームによって除かれた甲４発明の組成に限りなく近い組成と，甲４発明の組成とで，実質的な相違は認められない。
(2)ア「甲４発明において，本件発明１の相違点４－２に係る発明特定事項とすることは，当業者が容易になし得るものとはいえない」というためには，少なくとも，下記の相違点４－２に係る発明特定事項とすることにより，本件発明１が甲４発明の効果と比較して格別な効果を奏する必要がある。「相違点４－２：鋼の連続鋳造用モールドパウダーについて，本件発明１は，『少なくともＳｉＯ２，ＣａＯ，及びＮａ２Ｏを含有し』，『前記モールドパウダーのＳｉＯ２含有量とＮａ２Ｏ含有量との関係が，下記の（１）式を満たす範囲であり，且つ，前記モールドパウダーの塩基度とＮａ２Ｏ含有量との関係が，下記の（２）式を満たす範囲である（但し，[％ＳｉＯ２]＝３５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝８％，かつ，[％ＣａＯ]＝３５％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３１．４％，[％Ｎａ２Ｏ]＝９．６％，かつ，[％ＣａＯ]＝２５．１％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３２．８％，[％Ｎａ２Ｏ]＝９．０％，かつ，[％ＣａＯ]＝２６．３％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３４．４％，[％Ｎａ２Ｏ]＝６．３％，かつ，[％ＣａＯ]＝３４．２％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３２．３％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．５％，かつ，[％ＣａＯ]＝３２．１％の場合，[％ＳｉＯ２]＝４３．３％，[％Ｎａ２Ｏ]＝１２．８％，かつ，[％ＣａＯ]＝２８．８％の場合，[％ＳｉＯ２]＝４７．２％，[％Ｎａ２Ｏ]＝１２．８％，かつ，[％ＣａＯ]＝２８．８％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３６．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３８．４％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３４．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３８．４％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３４．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７.９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３７．０％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３３．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３４．２％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３４．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３５．６％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３４．６％，[％Ｎａ２Ｏ]＝５．２％，かつ，[％ＣａＯ]＝３８．５％の場合，及び[％ＳｉＯ２]＝３１．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝５．２％，かつ，[％ＣａＯ]＝３８．５％の場合を除く）』『０．６５×［％Ｎａ２O］＋２５≦［％ＳｉＯ２］≦２．０８×［％Ｎａ２O］＋２
５・・・(１)
－０．０７８×[％Ｎａ２O]＋１．４≦ＣａＯ／ＳｉＯ２≦－０．０７７×[％Ｎａ
２O]＋１．８・・・(２)


但し，（１）式及び（２）式において，[％Ｎａ２Ｏ]は前記モールドパウダーのＮａ２Ｏ含有量（質量％），[％ＳｉＯ２]は前記モールドパウダーのＳｉＯ２含有量（質量％），[％ＣａＯ]は前記モールドパウダーのＣａＯ含有量（質量％），ＣａＯ／ＳｉＯ２は前記モールドパウダーの塩基度である。』のに対し，甲４発明は，かかる事項を有していない点。」
イ前記のとおり，本件発明１の効果は，本件明細書に接した当業者において，本件発明１の全範囲にわたって奏されるとは理解されないから，本件発明１が，「相違点４－２に係る発明特定事項とすることで」，甲４発明の効果と比較して「格別の効果を奏するものである」ということはできない。７取消事由７（無効理由４－４・甲５に基づく進歩性についての認定・判断の誤り）
(1)甲５発明における（１）～（７）の組成について，本件発明１における（１）式及び（２）式の各辺を計算すると，下の表のとおりになり，甲５発明の（１）～
（７）のいずれの組成についても，
（１）式の左辺≦（１）式の中辺≦（１）式の右辺
（２）式の左辺≦（２）式の中辺≦（２）式の右辺
が満たされるから，甲５発明は，本件発明１における（１）式及び（２）式を満たす。
甲５発明(1)式
左辺
(1)式
中辺
(1)式
右辺
(2)式
左辺
(2)式
中辺
(2)式
右辺
（１）30.14    36.5041.43    0.781.05    1.19（２）30.14    34.5041.43    0.781.11    1.19（３）30.14    34.5041.43    0.781.07    1.19（４）30.14    33.5041.43    0.781.02    1.19（５）30.14    34.5041.43    0.781.03    1.19（６）28.38    34.6035.82    0.991.11    1.40（７）28.38    31.5035.82    0.991.22    1.40(2)そうすると，本件発明１と甲５発明との一致点・相違点は，次のとおり認定されるべきである。
【一致点】
「・・・両者は，「炭素鋼の連続鋳造に使用される，少なくともＳｉＯ２，ＣａＯ，及びＮａ２Ｏを含有し，前記モールドパウダーのＳｉＯ２含有量とＮａ２Ｏ含有量との関係が，下記の（１）式を満たす範囲であり，且つ，前記モールドパウダーの塩基度とＮａ２Ｏ含有量との関係が，下記の（２）式を満たす範囲である，鋼の連続鋳造用モールドパウダー。
０．６５×[％Ｎａ２Ｏ]＋２５≦[％ＳｉＯ２]≦２．０８×[％Ｎａ２Ｏ]＋２５・・・
(1)
－０．０７８×[％Ｎａ２Ｏ]＋１．４≦ＣａＯ/ＳｉＯ２≦－０．０７７×[％Ｎａ
２Ｏ]+１．８・・・(2)
但し，（１）式及び（２）式において，[％Ｎａ２Ｏ]は前記モールドパウダーのＮａ２Ｏ含有量（質量％），[％ＳｉＯ２]は前記モールドパウダーのＳｉＯ２含有量（質量％），[％ＣａＯ]は前記モールドパウダーのＣａＯ含有量（質量％），ＣａＯ／ＳｉＯ２は前記モールドパウダーの塩基度である」である点。
【相違点】（５－３’）


「鋼の連続鋳造用モールドパウダーについて，本件発明１は，「[％ＳｉＯ２]＝３５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝８％，かつ，[％ＣａＯ]＝３５％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３１．４％，[％Ｎａ２Ｏ]＝９．６％，かつ，[％ＣａＯ]＝２５．１％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３２．８％，[％Ｎａ２Ｏ]＝９．０％，かつ，[％ＣａＯ]＝２６．３％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３４．４％，[％Ｎａ２Ｏ]＝６．３％，かつ，[％ＣａＯ]＝３４．２％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３２．３％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．５％，かつ，[％ＣａＯ]＝３２．１％の場合，[％ＳｉＯ２]＝４３．３％，[％Ｎａ２Ｏ]＝１２．８％，かつ，[％ＣａＯ]＝２８．８％の場合，[％ＳｉＯ２]＝４７．２％，[％Ｎａ２Ｏ]＝１２．８％，かつ，[％ＣａＯ]＝２８．８％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３６．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３８．４％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３４．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３８．４％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３４．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３７．０％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３３．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３４．２％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３４．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３５．６％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３４．６％，[％Ｎａ２Ｏ]＝５．２％，かつ，[％ＣａＯ]＝３８．５％の場合，及び[％ＳｉＯ２]＝３１．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝５．２％，かつ，[％ＣａＯ]＝３８．５％の場合，を除く」のに対し，甲５発明は，[％ＳｉＯ２]＝３６．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３８．４％である，[％ＳｉＯ２]＝３４．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３８．４％である，[％ＳｉＯ２]＝３４．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３７．０％である，[％ＳｉＯ２]＝３３．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３４．２％である，[％ＳｉＯ２]＝３４．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３５．６％である，[％ＳｉＯ２]＝３４．６％，[％Ｎａ２Ｏ]＝５．２％，かつ，[％ＣａＯ]＝３８．５％である，又は，[％ＳｉＯ２]＝３１．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝５．２％，かつ，[％ＣａＯ]＝３８．５％である点。」(3)ア(ｱ)甲５発明は甲５に記載されたモールドパウダーの組成の一例にすぎないから，甲５発明におけるＳｉＯ２，ＣａＯ，Ｎａ２Ｏの含有量（ｗｔ％）を，それぞれ，甲５の表１，２（【００２９】，【００３０】）に示された３１．５～３６．５，３４．２～３８．５，５．２～７．９の範囲のうちのある組成，例えば，甲５発明（２）の[％ＳｉＯ２]＝３４．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３８．４％を[％ＳｉＯ２]＝３４．６％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３８．４％（本件発明１における（１）式及び（２）式を満たす。）に変更することに何ら困難性はない。
(ｲ)本件発明における（１）式及び（２）式で特定される組成と，甲５に具体的に開示されているモールドパウダーの組成（甲５【００２９】～【００３０】）との関係を図示すると，次の図のとおりになる。
【図Ｆ】
（１）式で特定される組成
○甲５の適合例の組成
×甲５の比較例の組成
【図Ｇ】


上記のとおり，本件発明の（１）式及び（２）式で特定される組成は，甲５において，所望の効果が奏されるものとして記載されている適合例の組成（図中の○）をすべて含んでいるのみならず，所望の効果が奏されないものとして記載されている比較例の組成（図中の×）もほぼすべて含んでいる。本件発明は，甲５発明の組成それ自体のみならず，甲５発明の従来技術に相当する組成まで含むものとなっており，甲５発明に対して技術的に進歩しているとはいえず，むしろ甲５発明よりも退化しているというべきである。(ｳ)本件発明と技術分野を同じくする甲５の請求項１には，「凝固温度が１１００℃以上，１２５０℃以下で，下記式で定義される塩基度指数Ｂが１．７以上，２．２以下を満足し，かつＡｌ２Ｏ３を４ｗｔ％以上，１０ｗｔ％以下の範囲で含有することを特徴とする鋼の連続鋳造用モールドフラックス
（２）式で特定される組成
○甲５の適合例の組成
×甲５の比較例の組成
」に係る発明，すなわち，モールドパウダーを所定の組成として所期の作用効果を奏するものとした発明が記載されているから，甲５に接した当業者は，甲５の適合例の組成それ自体でなくとも，甲５の請求項１で特定される組成であれば好適に用いることができると考える。
したがって，例えば，甲５の表１，２（【００２９】，【００３０】）に示されたＮｏ．４（適合例）の[％ＳｉＯ２]＝３４．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３８．４％を[％ＳｉＯ２]＝３４．６％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３８．４％（本件発明１における（１）式及び（２）式を満たす）に変更すること（本件発明で除かれているもの以外の組成を用いること）に何ら困難性はない。
(ｴ)甲５の開示内容を参酌した当業者には，甲５発明（甲５の適合例）のモールドパウダーの組成を変更する動機があり，また，その組成を変更するに当たって，甲５発明の組成に近い本件発明１の（１）式及び（２）式の範囲内の組成を選択するのが普通であり，敢えて甲５発明の組成から離れて（１）式及び（２）式の範囲外の組成を選択するというのは不自然である。
本件発明は，甲５において優れているとされている組成をそのまま含むように特殊パラメータで規定したものにすぎず，甲５の開示内容に従ってそのとおりにすれば完成し得た発明である。
イまた，所定の組成が除かれた本件発明１の組成範囲が，甲５発明の組成に対して格別顕著な効果を奏するともいえない。
ウしたがって，相違点５－３’は，当業者が容易に想到し得たものである。(4)仮に，本件発明１と甲５発明との一致点・相違点が審決の認定のとおりであるとしても，審決は，次のとおり，相違点の容易想到性についての判断を誤っている。
ア(ｱ)本件発明の課題と甲５発明の課題とは，次のとおり，互いに共通している。
a甲５には，「パウダー性欠陥に起因した表面品質の劣化やブレークアウトの発生傾向は，…鋳造速度が速い場合に著しい」ところ，「鋼の連続鋳造において，モールドパウダーの巻き込みを極力防止する一方，凝固シェルの異常成長を効果的に抑制することによって，巻き込まれたパウダーの凝固シェルへの付着を阻止し，もって冷延鋼板における表面欠陥の発生を有利に回避し，併せてブレークアウトやブレークアウト誤警報の発生をなくして，効率良く連鋳鋳片を生産しようとする」（甲５【０００７】，【０００８】）という課題を解決する発明として，前記(3)ア(ｳ)の発明（甲５【請求項１】）が記載されている。甲５【０００８】における「巻き込み」は，局所的な湯面変動などによるものも含むと，当業者に理解される（甲５【０００２】，【０００３】）。モールドパウダーはもともと鋳片表面から剥離すること（剥離したほうがよいこと）が前提になっている上に（甲７～９），「鋳片に不均一に付着したモールドフラックスによる，・・・鋳片の不均一冷却」が生じること，「冷却の不均一性は，・・・湯面変動の原因のひとつと」なること，「不均一冷却の原因となる鋳片表面のモールドフラックスと酸化スケールの混合層を有効に除去」すべきであることは，当業者が知っていたことである（甲７【０００６】～【０００８】）。そうすると，甲５の記載に接した当業者は，「甲５には，・・・鋳片表面からの剥離性に優れるモールドパウダーを提供したいとの観点」が示唆されていると理解する。
ｂ本件発明の解決課題は，「二次冷却帯における鋳片の冷却能を高めることを可能とする，鋳片表面からの剥離性に優れる，鋼の連続鋳造用モールドパウダーを提供すること」（甲２６【０００９】）であり，「鋳片引き抜き速度が２．０ｍ／分以上の高速鋳造であってもモールドパウダーの巻き込みのない高品質の鋳片を安定して製造する」ことと技術的に同等（単にそれを言い換えたもの）であると理解される（甲２６【００１３】）。
(ｲ)甲５発明は，除くクレームによって本件発明から除かれた組成に限らず，それ以外の組成範囲をも開示するものである。そうすると，除くクレームによって除かれた甲５発明の組成を，それとほとんど変わらない（例えば，ＳｉＯ２の含有量が０．１％だけ異なる）ような組成を含む，除くクレームによって除かれた組成以外の組成に変更することは，当業者にとって困難であるはずがない。そして，本件発明において，甲５発明の組成は除かれているものの，本件発明のモールドパウダーの組成のうち，除くクレームによって除かれた甲５発明の組成に限りなく近い組成と，甲５発明の組成とで，実質的な相違は認められない。(ｳ)そうすると，甲５の記載に接した当業者には，甲５発明の所期の課題を解決するために，甲５発明の組成を変更する動機付けが存在する。そして，甲５発明を具体的にどのような組成に変更するかは，所期の課題を解決するために当業者が適宜決定できる設計事項にすぎない。
仮に「甲５には，・・・鋳片表面からの剥離性に優れるモールドパウダーを提供したいとの観点について何ら示唆されていない」としても，技術分野を同じくする甲５の開示内容を参酌した当業者であれば，甲５の記載に従って，本件発明１の（１）式及び（２）式を満たす組成する動機付けがあるから，当業者が（１）式及び（２）式を満たす組成とすることは容易である。


イ(ｱ)「甲５発明において，本件発明１の相違点５－３に係る発明特定事項とすることは，当業者が容易になし得るものとはいえない」というためには，少なくとも，相違点５－３に係る発明特定事項とすることにより，本件発明１が甲５発明の効果と比較して格別な効果を奏する必要がある。
(ｲ)ａ甲５発明は，本件発明１における（１）式及び（２）式を満たすものであるし，本件明細書をみても，（１）式及び（２）式で特定される組成のうち甲５発明に相当する組成を除いた残りの組成（相違点５－３に係る発明特定事項）とすることで，甲５発明と比較して格別の効果を奏すると認められる記載はなく，本件発明１が，「相違点５－３に係る発明特定事項とすることで」，甲５発明の効果と比較して「格別の効果を奏するものである」ということはできない。ｂ「鋳片に不均一に付着したモールドフラックスによる，…鋳片の不均一冷却」が生じること，「冷却の不均一性は，…湯面変動の原因のひとつと」なることは，当業者に知られていたことである（甲７【０００６】～【０００７】）から，甲５の記載に接した当業者は，甲５発明が，安定して均一な緩冷却化により凝固シェルの異常発達を抑制し，その結果，鋳片の不均一冷却及びそれに伴う湯面変動を抑制できると理解する（甲５【００２１】～【００２２】）。また，甲５発明は，「モールドフラックスの巻き込みを効果的に防止しつつ，良好な潤滑性を確保することができるので，パウダー性欠陥に起因した製品板における表面品質の劣化やブレークアウトの発生を効果的に防止することができる」（甲５【００３２】）という効果を奏する。
さらに，甲５には，上記の効果を奏する適合例のモールドパウダーと奏さない比較例のモールドパウダーが記載されている（【００２９】～【００３０】）ところ，効果を奏する適合例の組成は，すべて本件発明の（１）式及び（２）式の範囲内に含まれている。
そうすると，湯面変動を抑制でき，かつ「モールドフラックスの巻き込みを効果的に防止」できるモールドパウダーである甲５の適合例をすべて含む「本件発明１における（１）式及び（２）式を満たすモールドパウダー」が，仮に「鋳片のバルジング量が低減され，バルジング性湯面変動が減少する」や「鋳片引き抜き速度が２．０ｍ／分以上の高速鋳造であってもモールドパウダーの巻き込みのない高品質の鋳片を安定して製造することが可能となり，工業上有益な効果がもたらされる」といった効果を奏したとしても，それは，甲５にすでに示唆されているものであって，当業者にとって予期せぬ効果ではない。
第４被告の主張
１取消事由１について
(1)本件発明の課題は，「二次冷却帯における鋳片の冷却能を高めることを可能とする，鋳片表面からの剥離性に優れる，鋼の連続鋳造用モールドパウダーを提供すること」である（本件明細書【０００９】）。
(2)ア当業者は，本件明細書記載のモデル実験が，鋳型直下での鋳片表面からのモールドパウダーの剥離性を評価するための実験として妥当なものであり，それゆえ，本件発明１の（１）式及び（２）式を満たす全てのモールドパウダーが，鋳型直下での鋳片表面からの剥離性にも優れていること，すなわち前記(1)の課題を解決できることについて，本件明細書及び出願時の技術常識から認識できる。そうすると，本件明細書【０００８】の記載を根拠にして，モールドパウダーＡ，Ｂ間でバルジング性湯面変動の程度に違いがあった理由を，剥離性の違いによって二次冷却帯での冷却能力の違いが生じ，これに起因して凝固シェル厚みが異なるからであると判断することが非論理的であるか否かは，審決の結論に影響しない。イなお，本件明細書の実施例における実機でのバルジング性湯面変動の優劣が，鋳型直下の鋳片からの剥離性の違い以外の要因による影響を含んでいる可能性を否定するものではないが，本件明細書に接した当業者であれば，【０００８】，【０００９】，【００１３】の記載と，モデル実験の結果を踏まえると，実施例における実機でのバルジング性湯面変動の優劣は，鋳型直下の鋳片からの剥離性の違いにも起因するものであろうと理解する。
(3)本件明細書記載のモデル実験について
アモデル実験では，鋳型直下での鋳片表面からのモールドパウダーの剥離性を評価するための剥離性評価とするために，剥離タイミングでの板表面が鋳型直下での鋳片表面と極力同じ状態になるようにという考慮の下に，条件が選定されている。
イ(ｱ)ａ本件明細書記載のモデル実験における矩形容器の大きさ・厚さは，長さ８０ｍｍ，幅８０ｍｍ，高さ８０ｍｍ，厚さ１ｍｍであり，矩形容器に流し込むモールドパウダーの量は，高さ８０ｍｍのうち深さ６０ｍｍとなる量である。
矩形容器を解体するタイミングは，溶融したモールドパウダーが固化完了する前（本件明細書【００１７】）である。これは，容器内壁（板表面）と接触した部分から容器内の中央部分に向けて固化が進行する過程で，板表面と接触した部分は全ての面が固化してはいるが，冷却しすぎてモールドパウダーの全体が固化した状態にはなっていない段階ということである。このようなタイミングとしたのは，容器内のモールドパウダーの全体が固化完了してから容器を解体したとしても，そのタイミングでは，鋳型直下における鋳片表面の温度に比べ，板表面で固化したモールドパウダーの温度が下がり過ぎており，鋳型直下における剥離性を評価するモデル実験として適切ではないからである。
そして，溶融したモールドパウダーを容器に流し込んだ後，１分の経過後に板を剥離した。この時間は，剥離性を評価した全てのパウダー組成で上記タイミングとなるように適切に選定されたものである。


ｂ矩形容器を解体するタイミングに関しては，本件明細書【００１７】に「溶融したモールドパウダーが固化完了する前」と記載しているし，鋳型直下での鋳片表面からのモールドパウダーの剥離性を評価するというモデル実験の目的を考慮すると，当業者が適宜選定し得るものである。モデル実験に使用されたモールドパウダーは，本件明細書においてその全成分の組成が開示されているわけではないが，主成分（ＳｉＯ２，ＣａＯ，Ｎａ２Ｏ）は開示されているので，当業者であれば，その記載をもって剥離のタイミングを適宜選択し得る。矩形容器の大きさ・厚さ及び矩形容器に流し込むモールドパウダーの量に関しても，同様に，発明の詳細な説明に具体的な数値を殊更記載するまでもなく，モデル実験の目的に鑑みると，当業者が適宜選定し得るものである。モールドパウダーの付着した面積率を評価するタイミングに関しては，板表面と接触している固化した部分のモールドパウダーから板を剥離した後，例えば１分後に評価しても１時間後に評価しても，板表面の付着している領域の大きさが変化することはないので，面積率には何ら影響しないが，モデル実験では剥離後遅滞なく面積率を評価した。
(ｲ)矩形容器の大きさ・厚さ，矩形容器に流し込むモールドパウダーの量，矩形容器を解体するタイミング，モールドパウダーの付着した面積率を評価するタイミングによって得られる面積率の値が変動し，本件発明１の（１）式及び（２）式が変動してしまうというような事実は何ら立証されていない。ウ(ｱ)熱挙動の違いとして，「実際の連続鋳造では，（i）溶鋼が鋳型に連続的に注入されるため，常に鋳型内は，高温（一定温度）に保持される，（ii）溶鋼（鋳片）及びモールドパウダー（溶融スラグ）は徐々に冷却される」のに対して，モデル実験では，「（i'）溶融させたモールドパウダーを容器に流し込んで以降は熱が流出するのみである，（ii'）容器は急激に温度上昇する一方，モールドパウダーは急激に温度低下する」という点については，次のとおり，剥離性の評価において問題とならないから，前記（i）及び（ii）を理由に，モデル実験での剥離性が，実際の連続鋳造における鋳型直下での鋳片表面からの剥離性と「全く別異の現象である」ということはできない。ａモデル実験での熱履歴は，以下のようになる。
容器の表面温度が当初は常温であったとしても，溶融させて１３００℃に保持したモールドパウダーを容器に流し込めば，容器表面は速やかに１３００℃近くの，少なくとも１０００℃を優に超える温度（最大到達温度）まで昇温する。この点，評価に用いたのはバルクの鉄ではなく，「矩形」の容器であり，厚みが薄いものであるので，その表面が最大到達温度まで昇温するのに要する時間は，その後モールドパウダーが冷却され，固化する過程に要する時間に比べて無視し得る程度に短いものである。そして，このように１０００℃を優に超える最大到達温度にまで昇温した後，モールドパウダーが冷却され，固化してゆく中で，最終的に固化完了する前に矩形容器を解体して，壁面でのモールドパウダーの剥離性を評価した（甲２４）。容器表面の近傍のモールドパウダーは，容器内に流し込まれる溶融したモールドパウダーのうちのごく一部であり，容器表面近傍のモールドパウダーに隣接している大量の溶融モールドパウダーから熱が供給されることと，容器表面は速やかに１３００℃近くの温度まで昇温することから，容器表面近傍のモールドパウダーが，実機の温度履歴と乖離するほどに急激に冷却されることはない。容器及びモールドパウダーの温度が，１３００℃近くの，少なくとも１０００℃を優に超える温度（最大到達温度）で一致した後，両者は徐々に冷却されて温度が低下する。そのため，モールドパウダーの冷却時の温度変化は，実際の鋳造と大差ない（甲２９）。ｂ前記(i）については，鋳型から出た後の鋳片は，鋳型直下であっても徐々に冷却される（鋳片表面から熱が放出される）のであり，この点は，モデル実験における容器の表面（パウダーと接していない側の表面）から熱が放出するという前記（i'）の現象と同様である。
前記(ii）と前記（ii'）との対比については，モデル実験において，「当初は常温である容器」と「１３００℃に保持したモールドパウダー」との温度が一致する際の温度は，「１３００℃近くの，少なくとも１０００℃を優に超える温度（最大到達温度）」であり，急激な温度変化が起こるとしても１３００℃から上記最大到達温度までのごく狭い温度範囲のことであり，その後は，実機の前記（ii）と同様に，容器もその近傍のモールドパウダーも徐々に冷却される。(ｲ)実際の連続鋳造では，（iii）モールドパウダー（溶融スラグ）により溶鋼の酸化が防止されているのに対して，モデル実験では，（iii'）容器表面の状態（酸化されているか）が不明である点を理由にして，モデル実験での剥離性が，実際の連続鋳造における鋳型直下での鋳片表面からの剥離性と「全く別異の現象である」ということはできない。
すなわち，実際の連続鋳造では，上記（iii）のように溶鋼の酸化が防止されていることから，鋳型直下での鋳片表面も酸化は十分に防止されている。そうすると，モデル実験においても，容器表面が酸化されないように配慮したことは当然のことである。具体的には，モデル実験でも，実験の再現性を確保するために，錆びた鉄板は用いていない。鉄板は防錆油で防錆処理し，錆びないように管理している。鉄板に付けた防錆油は除去した上で容器を作成した。さらに，容器内への溶融モールドパウダーの流し込みは一気に行った。流し込みの速度が遅いと，溶融モールドパウダーの熱によって鉄板表面が酸化し，酸化膜が形成されることを懸念したからである。
(ｳ)モデル実験では，（iv）容器を構成する鉄板の表面にオシレーションマークに相当する凹みを予め形成してはいないが，次のとおり，この違いが剥離性の評価において問題となることはなく，上記（iv）を理由にして，モデル実験での剥離性が，実際の連続鋳造における鋳型直下での鋳片表面からの剥離性と「全く別異の現象である」ということはできない。ａオシレーションマークのピッチ（間隔）は，鋳造速度，鋳型の振動数にもよるが，おおよそ８～１６ｍｍ程度となる。これに対して，一つのオシレーションマークの幅は，０．３～１．０ｍｍ程度である。そうすると，鋳片表面は，凹みがあるとはいえ，凸部（平坦面）の方が多いのであり，その平坦面に関しては，モデル実験での平坦な鉄板表面からの剥離挙動と同じ剥離挙動になるものと考えられる。また，凹部についても，平坦面よりは多少剥離しにくい可能性は否定しないが，剥離のし易さの傾向については同じである。モデル実験で剥離性の悪いパウダーであれば，鋳片表面の凹部でも剥離性は悪いし，モデル実験で剥離性の良いパウダーであれば，鋳片表面の凹部でも剥離性は悪いと考えられる。


ｂモデル実験で（１）式及び（２）式を満たすモールドパウダーの剥離性が良いと確認された以上，鋳片表面に部分的に凹部があったとしても，剥離性の傾向としては同じで，（１）式及び（２）式を満たすモールドパウダーの方が，満たさないモールドパウダーよりも，鋳片表面からの剥離性が良いであろうと考えるのが，当業者の自然な理解である。
エ本件発明が解決すべき課題，モデル実験後に，実施例（甲２６【００２８】～【００３１】）において，本件発明１で規定する成分組成の低炭素アルミキルド鋼を実際に高速連続鋳造して，（１）式及び（２）式を満たすモールドパウダーＢでは，満たさないモールドパウダーＡよりもバルジング性湯面変動を低減できたことを確かめるための実験を行っていることを考慮すると，本件明細書に接した当業者は，鉄製容器の壁面を鋳片の表面に見立てたモデル実験において用いた鉄製容器の「鉄」も，純粋な「鉄」を意図するものではなく，「低炭素アルミキルド鋼」を意図したものであると理解する。(4)本件特許は，本件特許の出願人である被告が本件明細書記載のモデル実験を実際に行い，本件特許公報の図１及び図２に示す結果を得た上で出願を行ったものであり，甲３３の結果をもって，審決の結論に誤りがあるということはできない。本件特許公報の図１及び図２に記載されているモールドパウダーも，縦軸，横軸に主成分が記載されているから，当業者であれば，その記載をもってその組成を理解できる。些細な含有量の成分は問題とならない。甲３３の原告の追試の結果は，本件明細書において得られている結果とは食い違っているが，その理由として，甲３３の追試では，容器内への溶融モールドパウダーの流し込みの速度が遅かった可能性が考えられる。流し込みの速度が遅いと，溶融モールドパウダーの熱によって鉄板表面に酸化膜が形成され，鉄板表面に酸化膜が形成されるとパウダーが鉄板に付着しやすくなるからである。
２取消事由２について
前記１のとおり，（１）式及び（２）式を満たす全てのモールドパウダーが本件発明の課題を解決できるものであるから，本件特許の発明の詳細な説明の記載は，当業者が本件発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものである。
３取消事由３について
(1)甲１の【００２０】【表２】において，モールドパウダーの成分組成は，ＳｉＯ２：３１～３４ｍａｓｓ％，Ｎａ２Ｏ：８～１１ｍａｓｓ％，ＣａＯ：３８～４１ｍａｓｓ％と，３％の幅を持って開示されている。ＳｉＯ２の含有量が３４ｍａｓｓ％，ＣａＯの含有量が３８ｍａｓｓ％，Ｎａ２Ｏの含有量が８ｍａｓｓ％の具体的な組成は開示されていないし，上記の数値範囲の中のうち，実際に鋳造に使用できるものとして，本件発明１の（１）式及び（２）式を満たす具体的な組成を開示するものでもない。
モールドパウダーの組成は，小数点１桁レベルで測定できることは技術常識である（甲２，３，５）。そうすると，甲１の【表２】は，実際の連続鋳造の実施例に関する記載であるとはいっても，実際に使用したモールドパウダーの具体的な組成を測定して開示したというものではなく，単に，概ねこれらの範囲のいずれかの含有量のモールドパウダーを使用したことを意味していると解釈される。
そして，実際に使用したモールドパウダーの組成は，不明であり，本件発明１の（１）式及び（２）式を満たしていると断定することはできない。(2)仮に，本件発明の（１）式及び（２）式の特定する領域が，甲１発明の「ＳｉＯ２：３１～３４ｍａｓｓ％，ＣａＯ：３８～４１ｍａｓｓ％，Ｎａ２Ｏ：８～１１ｍａｓｓ％」の範囲を完全に包含するのであれば，甲１発明の成分組成は（１）式及び（２）式と一致すると言わざるを得ないかもしれないが，（１）式の特定する領域は，甲１の範囲と重複する領域と，重複しない領域とに分かれ，（２）式の特定する領域も，甲１の範囲と重複する領域と，重複しない領域とに分かれ，しかも大部分が重複しない領域である。(3)したがって，甲１発明と本件発明１の相違点１－２が存在する。
４取消事由４について
(1)前記３のとおり，相違点１－２が存在する。(2)甲１の表２に示された組成は，「本件発明１における（１）式及び（２）式を満たす組成」ではなく，ＳｉＯ２の含有量が３４ｍａｓｓ％，ＣａＯの含有量が３８ｍａｓｓ％，Ｎａ２Ｏの含有量が８ｍａｓｓ％の具体的な組成は開示されていない。
甲１の【００１８】は，実施例において連続鋳造設備で使用したモールドパウダーの組成を表２に示すことを記載しているにすぎず，その表２に範囲として示される中の全ての具体的な組成を使用することを示唆しているものではなく，その数値範囲のうち，（１）式及び（２）式を満たす具体的な組成を使用することも示唆していない。
本件発明１と甲１発明とでは，解決すべき課題，及び，当該課題を解決するための手段が異なっており，甲１には，本件発明１の上記課題を解決しようとする開示はない。
(3)本件発明１における（１）式及び（２）式を満たすモールドパウダーは，二次冷却帯においては鋳片表面からの剥離性に優れ，二次冷却帯での鋳片の冷却能を高めることが可能なモールドパウダーであり，本件発明は，格別の効果を有するものである。
本件明細書には，（１）式及び（２）式を満たすモールドパウダーが，モデル実験での剥離性に優れること，それ故に二次冷却帯においては鋳片表面からの剥離性に優れ，二次冷却帯での鋳片の冷却能を高めることが可能であるとの格別な効果を奏することが実験的に示されている（甲２６）。甲１発明は，本件発明１の（１）式及び（２）式を満たすモールドパウダーではなく，二次冷却帯においては鋳片表面からの剥離性に優れ，二次冷却帯での鋳片の冷却能を高めることが可能であるとの効果は奏しない。
５取消事由５について
(1)ア本件発明は，剥離性に優れたモールドパウダーを提供するという従来にない新規な課題を解決できるパウダー組成範囲を特定したが，公知の組成として，たまたま，特定したパウダー組成範囲に含まれる具体的な組成があったため，それを除いたものであり，「引用発明とは技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有するが，たまたま引用発明と重なるような発明を除く発明」に該当する。


本件発明の範囲は，ＳｉＯ2含有量，Ｎａ2   Ｏ含有量，及び塩基度という三つのパラメータによる３次元空間における特定の空間を占める領域となるところ，本件発明において除かれているのは，その３次元領域の中の１４点にすぎないから，（１）式や（２）式といった関係式で特定すること自体に技術的な意義が見いだせないほどに多数であるとはいえず，本件発明が進歩性を肯定されるものであるとの結論に影響しない。
イどのような動機付けで組成を変更するのかという点について   ，甲２には，融点，粘性等の物性を操業に応じて適宜調整するという観点で組成を変更することが記載されているにすぎず，鋳片表面からの剥離性に優れるモールドパウダーを提供したいとの観点について何ら示唆されていない。そうすると，仮に当業者が甲２発明の組成を変更しようと試みたとしても，その際に，本件発明１の（１）式及び（２）式を満たす組成にする動機付けはなく，当業者が（１）式及び（２）式を満たす組成とすることは容易ではない。本件発明１と甲２発明とでは，解決すべき課題が異なっており，甲２には，本件発明１の上記課題を解決しようとする開示はない。(2)本件発明１における（１）式及び（２）式を満たすモールドパウダーが，二次冷却帯においては鋳片表面からの剥離性に優れ，二次冷却帯での鋳片の冷却能を高めることが可能であるとの効果は，甲２において何ら示唆されておらず，当業者によって予期せぬ効果であるといえる。
６取消事由６について
(1)ア甲４の表２の組成は，ＳｉＯ2   含有量，Ｎａ2Ｏ含有量，及び塩基度のいずれに関しても非常に広範な数値範囲を有しており，この範囲に含まれる組成を有する少なくとも一つ以上のパウダーを実験に使用したことが読み取れるにすぎず，本件発明１の（１）式及び（２）式で特定される組成を具体的に記載しているものではない。
本件発明１の（１）式及び（２）式で特定される組成の領域は，甲４の組成範囲とは異なる領域と，甲４の組成領域の一部に該当する領域とで構成される。このうち前者は，甲４の組成範囲に基づいて進歩性を否定されるものではない。また，後者は，「従来知られていたパウダーの組成の範囲のうち，その一部である特定の範囲において剥離性が向上する」という新規な知見に基づいて特定された領域であるから，甲４の組成範囲に対して進歩性が認められる。
イ剥離性とは全く異なる拘束性ブレークアウトの低減といった観点から当業者がモールドパウダーの組成を適宜決定しようとしたところで，甲４の表２に記載された「ＳｉＯ2含有量：３２～４０質量％，Ｎａ2Ｏ含有量：０～２０質量％，及び塩基度（ＣａＯ/ＳｉＯ２）：０．５～１．２」といった広範な組成の範囲を元にして，本件発明１の（１）式及び（２）式を満たす組成を特定することはできるものではなく，当業者が（１）式及び（２）式を満たす組成とすることは容易ではない。
本件発明１と甲４発明とでは，解決すべき課題が異なっており，甲４には，本件発明１の前記課題を解決しようとする開示はない。ウ本件発明は，除くクレームにより甲４発明を除いたものではない。(2)本件発明１における（１）式及び（２）式を満たす全てのモールドパウダーは，二次冷却帯においては鋳片表面からの剥離性に優れ，二次冷却帯での鋳片の冷却能を高めることが可能なモールドパウダーであるから，本件発明は，格別の効果を有するものである。
甲４発明は，（１）式及び（２）式を満たすモールドパウダーではなく，二次冷却帯においては鋳片表面からの剥離性に優れ，二次冷却帯での鋳片の冷却能を高めることが可能であるとの効果は奏しない。
７取消事由７について
(1)どのような動機付けで組成を変更するのかという点について，甲５には，剥離性とは全く異なる「所期の課題」を解決するという観点が記載されているにすぎず，鋳片表面からの剥離性に優れるモールドパウダーを提供したいとの観点について何ら示唆されていない。
そうすると，仮に当業者が甲５発明の組成を変更しようと試みたとしても，その際に，本件発明１の（１）式及び（２）式を満たす組成にする動機付けはなく，当業者が（１）式及び（２）式を満たす組成とすることは容易ではない。本件発明１と甲５発明とでは，解決すべき課題が異なっており，甲５には，本件発明１の上記課題を解決しようとする開示はない。(2)本件発明１における（１）式及び（２）式を満たすモールドパウダーが，二次冷却帯においては鋳片表面からの剥離性に優れ，二次冷却帯での鋳片の冷却能を高めることが可能であるとの効果は，甲５において何ら示唆されておらず，当業者によって予期せぬ効果であるといえる。
第５当裁判所の判断
１認定事実
(1)本件発明は，前記第２の２記載のとおりであるところ，本件明細書（甲２６）には，以下の記載がある。
ア背景技術
「【０００２】
鋼の連続鋳造において，鋳型内の溶鋼上に添加して使用される連続鋳造用モールドパウダーには，以下のような特性が要求されている。
【０００３】
即ち，（１）モールドパウダーで鋳型内の溶鋼湯面を被覆することにより，空気による溶鋼の酸化を防止すると同時に溶鋼の温度低下を防止する効果を有すること，（２）溶融したモールドパウダーは，鋳型と凝固シェルとの間に流れ込んで均一なパウダーフィルムを形成し，両者の間で潤滑作用があること，（３）溶融したモールドパウダーは，鋳型と凝固シェルとの間に流入して潤滑剤として機能するため，常に，適当量供給される必要があり，そのため，消費速度に見合った且つ適正な溶融層の厚みを確保する溶融速度を有すること，（４）モールドパウダーの溶融層が溶鋼中から浮上・分離してくる非金属介在物を吸収した際に，その物性値（粘度，溶融速度）の変化が小さいこと，（５）モールドパウダーの溶鋼中への巻き込みを防止するため，溶融したモールドパウダーは適度な粘度を有すること，である。」
イ発明が解決しようとする課題
「【０００５】
ところで，近年の連続鋳造技術の向上は著しく，鋳片の断面積が大きいスラブ連続鋳造機でも鋳片引き抜き速度を２．０ｍ／分以上とする操業が大半を占めるようになってきた。このように鋳片引き抜き速度が高速化されると，鋳片引き抜き速度が遅かった場合にはほとんど問題にならなかった現象が新たな問題として出現する。この問題の１つにバルジング性湯面変動がある。
【０００６】


鋳型から引き抜かれた凝固シェルは，鋳片支持ロールで支持されながら下方に引き抜かれるが，凝固シェルには溶鋼静圧が作用することから，凝固シェルは隣り合う鋳片支持ロールの間で膨らみ（この膨らむことを「バルジング」という），そして鋳片支持ロールで矯正されて元の厚みに戻る。このバルジングが同じ状態で維持されれば，凝固シェル内の未凝固層（溶鋼）はバランスが取れているので鋳型内湯面位置は変動しないが，バルジングが大きくなったり，小さくなったりする，或いは，鋳片支持ロールで矯正されても元の厚みに戻らなかったりすると，溶鋼はあたかも下流側に引き抜かれる或いは鋳片から押し戻されると同様の挙動を示し，鋳型内の溶鋼湯面は大きく変動する。このようにして生ずる鋳型内の湯面変動をバルジング性湯面変動と称している。
【０００７】
鋳片引き抜き速度が高速化されると，凝固シェル厚みが薄くなり，これに伴ってバルジングが大きくなることが，高速鋳造下でバルジング性湯面変動が激しくなる原因である。バルジング性湯面変動が発生すると，モールドパウダーの巻き込みが発生し，これを除去するために鋳片の表面手入れを実施する，或いは，バルジング性湯面変動を抑えるために鋳片引き抜き速度を減速する，などを余儀なくされる。
【０００８】
鋳型から引き抜かれた鋳片は，二次冷却帯に設置される水スプレーノズルやエアーミストスプレーノズルによって冷却されるが，鋳片表面にモールドパウダーが付着した場合と付着していない場合とで，冷却効率に差が生ずる。つまり，鋳片表面にモールドパウダーが付着していない方が冷却効率は良く，凝固シェル厚みは厚くなる。バルジング性湯面変動を抑制するには，鋳片への付着量の少ないモールドパウダー，換言すれば，鋳片からの剥離性の良いモールドパウダーが望ましい。しかしながら，従来，モールドパウダーに要求される特性は，前述した５つの特性が主体であり，鋳片表面からの剥離性については検討されておらず，鋳片表面からの剥離性に優れるモールドパウダーは提案されていないのが実情である。
【０００９】
本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので，その目的とするところは，二次冷却帯における鋳片の冷却能を高めることを可能とする，鋳片表面からの剥離性に優れる，鋼の連続鋳造用モールドパウダーを提供することである。」
ウ課題を解決するための手段
「【００１０】


上記課題を解決するための第１の発明に係る鋼の連続鋳造用モールドパウダーは，Ｃ：０．０２～０．０５質量％（但し，０．０５質量％を除く），Ｓｉ：０．１質量％以下，Ｍｎ：０．０５～０．３質量％，Ｐ：０．００２～０．０３５質量％，Ｓ：０．００５～０．０１５質量％，sol.Ａｌ：０．０２～０．０５質量％を含有する低炭素アルミキルド鋼の連続鋳造に使用される，少なくともＳｉＯ2，ＣａＯ，及びＮａ2Ｏを含有し，二次冷却帯においては鋳片表面からの剥離性に優れ，二次冷却帯での鋳片の冷却能を高めることが可能な，鋼の連続鋳造用モールドパウダーであって，前記モールドパウダーのＳｉＯ2含有量とＮａ2Ｏ含有量との関係が，下記の（１）式を満たす範囲であり，且つ，前記モールドパウダーの塩基度とＮａ2Ｏ含有量との関係が，下記の（２）式を満たす範囲である（但し，[％ＳｉＯ２]＝３５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝８％，かつ，[％ＣａＯ]＝３５％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３１．４％，[％Ｎａ２Ｏ]＝９．６％，かつ，[％ＣａＯ]＝２５．１％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３２．８％，[％Ｎａ２Ｏ]＝９．０％，かつ，[％ＣａＯ]＝２６．３％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３４．４％，[％Ｎａ２Ｏ]＝６．３％，かつ，[％ＣａＯ]＝３４．２％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３２．３％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．５％，かつ，[％ＣａＯ]＝３２．１％の場合，[％ＳｉＯ２]＝４３．３％，[％Ｎａ２Ｏ]＝１２．８％，かつ，[％ＣａＯ]＝２８．８％の場合，[％ＳｉＯ２]＝４７．２％，[％Ｎａ２Ｏ]＝１２．８％，かつ，[％ＣａＯ]＝２８．８％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３６．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３８．４％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３４．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３８．４％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３４．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７.９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３７．０％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３３．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３４．２％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３４．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝７．９％，かつ，[％ＣａＯ]＝３５．６％の場合，[％ＳｉＯ２]＝３４．６％，[％Ｎａ２Ｏ]＝５．２％，かつ，[％ＣａＯ]＝３８．５％の場合，及び[％ＳｉＯ２]＝３１．５％，[％Ｎａ２Ｏ]＝５．２％，かつ，[％ＣａＯ]＝３８．５％の場合を除く）ことを特徴とするものである。但し，（１）式及び（２）式において，[％Ｎａ２Ｏ]は前記モールドパウダーのＮａ２Ｏ含有量（質量％），[％ＳｉＯ２]は前記モールドパウダーのＳｉＯ２含有量（質量％），[％ＣａＯ]は前記モールドパウダーのＣａＯ含有量（質量％），ＣａＯ／ＳｉＯ２は前記モールドパウダーの塩基度である。
【００１１】
【数１】
【００１２】
第２の発明に係る鋼の連続鋳造用モールドパウダーは，第１の発明において，前記モールドパウダーは，鋳片引き抜き速度が２．０ｍ／分以上の高速鋳造時に使用するモールドパウダーであることを特徴とするものである。」
エ発明の効果
「【００１３】
本発明に係るモールドパウダーを使用して溶鋼を連続鋳造することで，溶融して鋳型と凝固シェルとの間隙に流入したモールドパウダーは，鋳型内では鋳片表面に付着していたとしても，鋳型直下においては鋳片表面から迅速に剥離する。これにより，二次冷却の冷却能が向上して鋳片の凝固シェル厚みが増大し，鋳片のバルジング量が低減され，バルジング性湯面変動が減少する。その結果，鋳片引き抜き速度が２．０ｍ／分以上の高速鋳造であってもモールドパウダーの巻き込みのない高品質の鋳片を安定して製造することが可能となり，工業上有益な効果がもたらされる。」
オ発明を実施するための最良の形態
「【００１４】
以下，本発明について具体的に説明する。
【００１５】


鋼の連続鋳造において鋳型内に添加して使用されるモールドパウダーは，通常，ＣａＯ，ＳｉＯ，Ａｌ2Ｏ3，ＭｇＯ，ＭｎＯなどの酸化物を基材とし，これら基材に，基材の物性を調整するための物性調整材として，Ｎａ2Ｏ，Ｋ2Ｏ，ＣａＦ2，ＭｇＦ2，Ｌｉ2ＣＯ3，氷晶石などのアルカリ金属或いはアルカリ土類金属の酸化物，弗化物，または炭酸化物と，必要に応じて基材の主成分であるＣａＯ，ＳｉＯ2の成分調整材である石灰石や珪藻土と，溶融速度調整材であるカーボンブラック，人造黒鉛などの炭素物質と，が添加され構成されている。基材としては，高炉滓，ガラス粉末，ポルトランドセメントや，天然の玄武岩やシラス，また，電気炉及びキュポラなどで溶融されて製造される珪酸カルシウムなどが使用されている。
【００１６】
このような成分組成のモールドパウダーにおいて，鋳片表面からの剥離性と化学成分組成との関係を調査した。化学成分としては，モールドパウダーの主成分であるＣａＯ及びＳｉＯ2と，物性調整材として一般的に使用されているＮａ2Ｏとを選択し，これら成分を変化させて，鋳片表面からの剥離性を調査した。
【００１７】
剥離性は，溶融させて１３００℃に保持したモールドパウダーを鉄製矩形容器内に流し込み，溶融したモールドパウダーが固化完了する前に矩形容器を解体し，矩形容器壁面へのモールドパウダーの付着した面積率で評価した。付着した面積率が５０％未満の場合を，剥離性に優れると評価し，逆に，付着した面積率が５０％以上の場合を，剥離性が悪いと評価した。尚，剥離性は，鉄及びモールドパウダーにおける熱収縮率及び熱伝達率の差などに依存するものと推定される。
【００１８】
図１及び図２に試験結果を示す。図１は，モールドパウダーのＳｉＯ2含有量（質量％）及びＮａ2Ｏ含有量（質量％）と剥離性との関係を示す図であり，図２は，モールドパウダーの塩基度（ＣａＯ／ＳｉＯ2）及びＮａ2Ｏ含有量（質量％）と剥離性との関係を示す図である。
【図１】                  【図２】
【００１９】
図１に示すように，剥離性はＳｉＯ2含有量が多くなっても，また，Ｎａ2Ｏ含有量が多くなっても，悪くなり，ＳｉＯ2含有量及びＮａ2Ｏ含有量が或る所定の範囲である場合のみ，剥離性が良くなることが分かった。即ち，モールドパウダー中のＳｉＯ2含有量とＮａ2Ｏ含有量とが下記の（１）式の範囲であるときに，剥離性が良くなることが分かった。
【００２０】
【数２】
【００２１】
また，モールドパウダーの塩基度（ＣａＯ／ＳｉＯ2）とＮａ2Ｏ含有量との関係では，図２に示すように，Ｎａ2Ｏ含有量に応じて塩基度（ＣａＯ／ＳｉＯ2）が或る所定の範囲であるときにのみ，剥離性が良くなることが分かった。即ち，モールドパウダーの塩基度（ＣａＯ／ＳｉＯ2）とＮａ2Ｏ含有量とが下記の（２）式の範囲であるときに，剥離性が良くなることが分かった。
【００２２】
【数３】
【００２３】
即ち，剥離性に優れたモールドパウダーとしては，モールドパウダー中のＣａＯ含有量，ＳｉＯ2含有量及びＮａ2Ｏ含有量が，（１）式及び（２）式を同時に満足する必要のあることを見出した。
【００２４】
（１）式及び（２）式の関係を満足する限り，ＣａＯ含有量，ＳｉＯ2含有量及びＮａ2Ｏ含有量の絶対値は特に規定する必要はなく，例えば，ＣａＯ：２５～５０質量％，ＳｉＯ2：２５～５０質量％，Ｎａ2Ｏ：２～１５質量％の範囲で（１）式及び（２）式の関係を満足するようにすればよい。
【００２５】
その他の成分として，適宜，Ａｌ2Ｏ3，ＣａＦ2，Ｌｉ2Ｏなどを配合し，更に，カーボンブラックや黒鉛粉などの溶融速度調整剤を１～５質量％となるように配合して，本発明のモールドパウダーとする。
【００２６】
このモールドパウダーを使用して溶鋼を連続鋳造する。鋳片引き抜き速度は，特に規定する必要はないが，バルジング性湯面変動が激しくなる，２．０ｍ／分以上の引き抜き速度の場合に本発明の効果が顕著になるので，鋳片引き抜き速度が２．０ｍ／分以上の場合に，本発明のモールドパウダーを使用することが好ましい。
【００２７】
本発明のモールドパウダーを使用して鋳造することで，溶融して鋳型と凝固シェルとの間隙に流入したモールドパウダーは，鋳型内では鋳片表面に付着していたとしても，鋳型直下においては鋳片表面から迅速に剥離する。これにより，鋳型直下以降の二次冷却帯に設置された水スプレーノズル或いはエアーミストスプレーノズルから噴霧されるスプレー水は鋳片表面に直接衝突するので，冷却能が向上して鋳片の凝固シェル厚みが増大し，鋳片のバルジング量が低減され，バルジング性湯面変動が減少する。その結果，鋳片引き抜き速度が２．０ｍ／分以上の高速鋳造であってもモールドパウダーの巻き込みのない高品質の鋳片を安定して製造することが可能となる。
【実施例１】
【００２８】


２ストランドの垂直曲げ型スラブ連続鋳造機において，表１に示す組成の２種類のモールドパウダーを用いて，厚み２５０ｍｍ，幅１３５０ｍｍ，Ｃ：０．０２～０．０５質量％，Ｓｉ：０．１質量％以下，Ｍｎ：０．０５～０．３質量％，Ｐ：０．００２～０．０３５質量％，Ｓ：０．００５～０．０１５質量％，sol.Ａｌ：０．０２～０．０５質量％の組成の低炭素アルミキルド鋼のスラブ鋳片を鋳片引抜き速度２．５ｍ／分で鋳造した。
【００２９】
【００３０】
表１に示すモールドパウダーＡは，前述した（１）式及び（２）式を満足しておらず，本発明の範囲外のモールドパウダーである。これに対してモールドパウダーＢは，前述した（１）式及び（２）式を満足しており，本発明のモールドパウダーである。これらのモールドパウダーを６チャージの連続連続鋳造（連々鋳）で，チャージ毎にストランドを変更して使用し，そのときの湯面変動を調査した。ストランドを交互に変更することで，仮に湯面変動に及ぼすストランド特有の外乱があったとしても，外乱は双方のモールドパウダーに均等に影響するので，データ処理ではこの外乱を排除することができる。
【００３１】
図３に調査結果を示す。図３に示すように，モールドパウダーＢでは，平均湯面変動量は約７ｍｍであり，目標とする１０ｍｍ以下の湯面変動量を確保することができた。これに対して，モールドパウダーＡでは，平均湯面変動量は約１５ｍｍであり，従って，本発明のモールドパウダーを使用することで，バルジング性湯面変動を低減可能であることが確認できた。
【図３】
」(2)前記第２の２の認定事実及び前記(1)の本件明細書の記載によると，本件発明について，以下のとおり認められる。
高速連続鋳造において，鋳造速度が大きくなると，凝固シェル厚みが薄くなり，これに伴って，バルジングが大きくなることから，バルジング性湯面変動が発生し，モールドパウダーの巻き込みが発生する原因となっている。鋳片表面にモールドパウダーが付着していない方が二次冷却における冷却効率が良く，凝固シェル厚みが厚くなるので，バルジング性湯面変動を抑制するには，鋳片からの剥離性の良いモールドパウダーが望ましい。
そこで，本件発明は，二次冷却帯における鋳片の冷却能を高めることを可能とする，鋳片表面からの剥離性に優れる，鋼の連続鋳造用モールドパウダーを提供することを，その目的とするものである。
２取消事由１（サポート要件についての判断の誤り）について(1)特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであり，明細書のサポート要件の存在は，特許権者が証明責任を負うと解するのが相当である（当庁平成１７年（行ケ）第１００４２号同年１１月１１日特別部判決・判例タイムズ１１９２号１６４頁参照）。
(2)特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比すると，前記１(1)ウの【００１０】及び【００１１】における第１の発明についての記載は，請求項１の記載と一致する。
また，同【００１２】の記載のうち，「前記モールドパウダー・・・特徴とする」という部分は，請求項２において，本件発明１をさらに特定する事項の記載と一致する。


(3)ア前記１(1)イのとおり，本件発明の課題は，二次冷却帯における鋳片の冷却能を高めることを可能とする，鋳片表面からの剥離性に優れる，鋼の連続鋳造用モールドパウダーを提供することである（【０００９】）。イそして，前記(2)のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明【００１０】，【００１１】及び【００１２】には，課題を解決する手段として，「第１の発明」及び「第２の発明」のモールドパウダー，すなわち，本件発明が記載され，また，前記１(1)オのとおり，剥離性の試験結果を示した図１及び図２に基づき，請求項１に記載された式（１）及び（２）を満たすモールドパウダーが，剥離性に優れることが分かったとされている（同【００１８】～【００２４】）。具体的には，図１及び図２は，溶融させて１３００℃に保持したモールドパウダーを鉄製矩形容器内に流し込み，溶融したモールドパウダーが固化完了する前に矩形容器を解体して，矩形容器壁面へのモールドパウダーの付着した面積率で評価し，付着した面積率が５０％未満の場合を，剥離性に優れると評価し，逆に，付着した面積率が５０％以上の場合を，剥離性が悪いと評価し（同【００１７】。以下，この試験を「モデル試験」という。），その結果を，図１は，モールドパウダーのＳｉＯ２含有量（質量％）及びＮａ２Ｏ含有量（質量％）と剥離性との関係を示し，図２は，モールドパウダーの塩基度（ＣａＯ／ＳｉＯ２）及びＮａ２Ｏ含有量（質量％）と剥離性との関係を示すようにプロットしたものである（同【００１８】）。また，前記１(1)のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明には，実施例１として，連続鋳造機において，表１の組成を有し，（１）式及び（２）式のどちらも満足しないモールドパウダーＡと，（１）式及び（２）式を満足するモールドパウダーＢの２種類のモールドパウダーを用い，厚み２５０ｍｍ，幅１３５０ｍｍ，Ｃ：０．０２～０．０５質量％，Ｓｉ：０．１質量％以下，Ｍｎ：０．０５～０．３質量％，Ｐ：０．００２～０．０３５質量％，Ｓ：０．００５～０．０１５質量％，sol.Ａｌ：０．０２～０．０５質量％の組成の低炭素アルミキルド鋼のスラブ鋳片を鋳片引抜き速度２．５ｍ／分で鋳造したことが記載されている（本件明細書【００２８】～【００３０】）。これらのモールドパウダーを６チャージの連続連続鋳造（連々鋳）で，チャージ毎にストランドを変更して使用し，そのときの湯面変動を調査した結果，モールドパウダーＡでは，平均湯面変動量は約１５ｍｍであり，モールドパウダーＢでは，平均湯面変動量は約７ｍｍであったことが記載されている（同【００３０】【００３１】）。この記載は，モデル実験の結果を示す図１及び図２から導かれた式（１）及び（２）を満たすモールドパウダーは，連続鋳造に用いた場合に，実際に鋳片からの剥離性に優れ，二次冷却帯における鋳片の冷却能を高めることを可能とするものであるかどうかを，バルジング湯面変動の抑制効果によって評価することを意図したものであると認められる。
ウ実施例について
(ｱ)証拠（甲３，５，７，８，１０，１９）及び弁論の全趣旨によると，次の技術常識が認められる。
ａバルジング性湯面変動は凝固シェルの厚みが薄くなることに起因して激しくなる。凝固シェルは溶鋼が鋳型内で冷却されて形成されるものであり，鋳型内抜熱強度が低い場合（鋳型に抜けていく熱が少なく，鋳型内が冷却されにくい場合）には凝固シェルの厚みが薄くなる。
ｂ鋳型内における冷却強度の指標としてモールドパウダーの凝固温度が用いられる。このパウダーの凝固温度は，一定温度に保持した坩堝中において円筒を回転するなどして粘性を求め，測定温度に対し粘性をプロットした図において，温度の低下に伴って急激に粘性が高くなる温度とされている。この急激な粘性の変化は温度の低下に伴いパウダーが結晶化し，見掛けの粘性が高くなるためであると考えられており，この凝固温度が高い場合はパウダーフィルム内の結晶相（固着相）厚みが厚いため鋳型－凝固シェル間の熱抵抗が大きくなり，緩冷却が実現されるとされている。
ｃモールドパウダーの凝固温度は，その組成によって変化する。(ｲ)これらの技術常識を考え合わせると，凝固シェルの厚みは，鋳型直下でのモールドパウダーの鋳片表面からの剥離性及びそれに伴う二次冷却帯での冷却効率のみによって決まるものではなく，モールドパウダーの組成によって異なる凝固温度にも影響されると認められる。
(ｳ)本件明細書記載の実施例において，モールドパウダーＢとモールドパウダーＡについて，鋳型内における冷却強度の指標となる凝固シェルの厚みに影響を与え得る凝固温度は記載されていない。また，モールドパウダーＡとモールドパウダーＢの組成が記載された表１には，化学成分として，ＳｉＯ２，Ａｌ２Ｏ３，ＣａＯ，ＭｇＯ，Ｎａ２Ｏのみが挙げられ，それらの量を合計しても，モールドパウダーＡで８０．６％，モールドパウダーＢで７８．７％であり，残りの成分が何であったのか不明であるから，その組成から凝固温度を推測することもできない。また，本件明細書記載の実施例において，（１）式及び（２）式を満たすものと満たさないものについての連続鋳造の際のバルジング性湯面変動の測定は，それぞれ，モールドパウダーＢとモールドパウダーＡの一つずつで行われたにとどまる。これらのことから，本件明細書の発明の詳細な説明において，モールドパウダーＢがモールドパウダーＡよりもバルジング性湯面変動を抑制できたことが示されていても，モールドパウダーＢがモールドパウダーＡと比較してバルジング性湯面変動を抑制することができたのは，モールドパウダーが（１）式及び（２）式を満たす組成であることによるのか否かは，本件明細書の発明の詳細な説明からは，不明であるといわざるを得ない。
エモデル実験について
(ｱ)本件明細書においては，モデル実験について，「剥離性は，溶融させて１３００℃に保持したモールドパウダーを鉄製矩形容器内に流し込み，溶融したモールドパウダーが固化完了する前に矩形容器を解体し，矩形容器壁面へのモールドパウダーの付着した面積率で評価した」（甲２６【００１７】）と記載されているにすぎず，矩形容器の大きさ・厚さ，矩形容器に流し込むモールドパウダーの量や速度，矩形容器を解体するタイミング，鉄及びモールドパウダーの組成の全容など，多くの点で詳細な条件が不明である。


平成２９年７月２０日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２８年（ワ）第３７６１０号発信者情報開示請求事件
口頭弁論終結日平成２９年５月２３日
判決
原告      有限会社プレステージ
同訴訟   代理人   弁護士       提箸欣也
渡   邉   俊太郎
野口耕治
藤沢浩一
成   豪哲
小椋   優
鶴谷秀哲
被告      株式会   社ハイ   ホー
同訴訟   代理人   弁護士       梅   野   晴一郎
山内貴博
山口敦史
主文
１被告は，原告に対し，別紙発信者情報目録記載の情報を開示せよ。２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
主文と同旨
第２事案の概要
本件は，原告が，被告に対し，氏名不詳者が被告の提供するインターネット接続サービスを利用して，インターネット上の動画共有サイトに原告が著作権を有する動画のデータをアップロードした行為により原告の公衆送信権（著作権法２３条１項）が侵害されたと主張して，特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（以下「プロバイダ責任制限法」という。）４条１項に基づき，被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。
１前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
当事者
原告は，アダルトビデオの制作，販売等を業とする株式会社である。被告は，インターネット接続サービスの提供等の電気通信事業を営む株式会社である。
本件原告動画
題名を「ギャルハメウィークエンド！！Ｖｏｌ．００３」とし，全編の再生時間が１９５分間である映像の著作物（以下「本件原告動画」という。）は，原告の従業員が職務上作成し，原告の名義の下に公表されたものである。本件原告動画はインターネット上において有料配信されている。（甲５，７，１０，１２）
本件発信者の行為
被告からインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレス「（ＩＰアドレスは省略）」の割当てを受けてインターネットに接続した氏名不詳者（以下「本件発信者」という。）は，平成２８年１月８日午後８時５１分４１秒頃，本件原告動画の一部を複製して作成した約１０分間の動画（以下「本件発信者動画」という。）のデータを動画共有サイトである「ＦＣ２動画」の別紙動画目録の投稿先ＵＲＬ欄記載の場所にアップロードし，本件発信者動画を不特定多数の者が閲覧できる状態に置いた（以下，当該行為を「本件投稿行為」という。）。（甲３）
本件発信者動画の内容等
ア本件発信者動画は，「あのクッキー☆声優がＡＶデビュー！？．ギャルハメウィークエンド！！Ｖｏｌ．００３」との題名が付けられており，冒頭から以下の～の部分を結合したものである。（甲３，乙３，６）本件原告動画のうち冒頭の約３分３８秒間の部分であって，男女数名が参加する海辺で開かれたパーティーを男性数名が取材している場面を撮影したもの（以下「本件冒頭部分」という。）
本件原告動画のうち「ＨｏｒｉＨｏｒｉ氏」という名称の者が作成した楽曲（以下「本件楽曲」という。）がＢＧＭ（背景音楽）として使用されている約２分１８秒間の部分であって，本件冒頭部分に登場した水着の女性数名と男性数名の性交渉の場面を撮影したもの（以下「本件楽曲使用部分」という。）
動画共有サイトである「ニコニコ動画」にアップロードされていた，本件楽曲が使用されている約４分４秒間の動画（以下「本件楽曲動画」という。）の部分
イ本件原告動画のうち，本件楽曲がＢＧＭとして使用されている部分は本件楽曲使用部分のみである。
ウ本件発信者動画は既に動画共有サイトから削除されている。
被告による発信者情報の保有
被告はプロバイダ責任制限法４条１項所定の「開示関係役務提供者」であり，本件発信者についての氏名，住所及び電子メールアドレスの情報（以下「本件発信者情報」という。）を保有している。
２争点及び争点に関する当事者の主張
権利侵害の明白性（プロバイダ責任制限法４条１項１号）
（原告の主張）
ア原告は本件原告動画に係る著作権を有するところ（著作権法１５条１項），本件発信者は本件原告動画を含む本件発信者動画のデータを動画共有サイトにアップロードする本件投稿行為をした。これによって本件原告動画に係る原告の公衆送信権（同法２３条１項）が侵害されたことは明らかである。
イ被告は，本件投稿行為は同法３２条１項の適法な「引用」である，そうでないとしても正当な行為であると主張する。
しかし，本件発信者動画は他人の著作物を結合した編集物にすぎず「引用」に該当しない。また，本件発信者による本件投稿行為の目的は，本件原告動画中に本件楽曲がＢＧＭとして使用されているという話題を盛り上げることにあり，原告による著作権侵害行為の事実を一般のインターネットユーザーに知らしめて批評することにはない。また，仮にそのような目的があったとしても本件冒頭部分を利用する必要がないこと，被引用著作物である本件原告動画と引用物の主従関係が明確ではないこと，約２分１８秒間の性交渉のシーンである本件楽曲使用部分は視聴者の性的欲求を満たすのに足りるものであり，本件原告動画の有料視聴の需要を減少させるものであることから，本件投稿行為は公正な慣行に合致した正当な範囲内で行われたものとはいえず，「引用」として適法になる余地はない。また，仮に本件発信者が原告による著作権侵害行為を問題視していたのであれば本件発信者動画をアップロードする前に原告に問い合わせること等の別の手段を採ることも容易にできたこと，本件投稿行為の際に閲覧できるインターネットユーザーを限定することもできたこと等からすると，本件投稿行為が正当な行為として違法性が阻却されることはない。
（被告の主張）


ア本件投稿行為は著作権法３２条１項の適法な引用である。すなわち，本件発信者は，原告が本件原告動画において本件楽曲をＢＧＭとして使用することにより本件楽曲の著作権者の権利を侵害していることを一般のインターネットユーザーに知らしめて批評することが目的であったこと，本件楽曲使用部分のほか，本件楽曲使用部分が本件原告動画の一場面であることを示すために本件冒頭部分を利用している一方でその他の部分は利用しておらず，上記目的に必要な範囲内の利用であること，本件発信者動画に利用されたのは本件原告動画全体の僅か３％程度にすぎず，本件原告動画に係る原告の経済的利益に対する悪影響が皆無であること，本件発信者動画のデータを動画共有サイトにアップロードするに当たり，本件原告動画の出所も明示していること（同法４８条１項１号）から，本件投稿行為は公正な慣行に合致した正当な範囲内の利用であり，引用として適法である。
イ仮に，本件投稿行為が適法な引用に該当しないとしても，上記アの本件発信者動画に利用された本件原告動画の割合及び本件発信者による本件投稿行為の目的に照らせば，本件投稿行為は正当な行為として違法性が阻却される。
ウしたがって，本件投稿行為によって本件原告動画に係る原告の公衆送信権が侵害されたことが明らかとはいえない。
正当な理由の有無（プロバイダ責任制限法４条１項２号）
（原告の主張）
原告は，本件発信者に対して損害賠償請求をする予定であり，そのためには本件発信者情報の開示を受ける必要がある。
（被告の主張）
原告が本件投稿行為により生じた損害について具体的に主張立証をしないこと，本件発信者動画は既に削除されていることに加え，前記の本件投稿行為の目的，本件発信者動画に利用された本件原告動画の割合及びこれによる本件原告動画に係る原告の経済的利益に対する影響の程度を踏まえると，プロバイダ責任制限法の趣旨に照らし，本件において原告が本件発信者の情報の開示を求めることに「正当な理由」はなく，あるいは権利の濫用というべきである。
第３当裁判所の判断
１権利侵害の明白性）について
本件原告動画に係る原告の著作権侵害について
本件原告動画は，原告の従業員が職務上作成した著作物であって原告の名義の下に公表されたものであるから，本件原告動画は原告の職務著作（著作権法１５条１項）に当たり，原告は本件原告動画に係る著作権を有する。そして，本件原告動画から本件冒頭部分及び本件楽曲使用部分を複製して作成された本件発信者動画のデータを本件発信者が動画共有サイトにアップロードし，これを不特定多数の者が閲覧できる状態に置く本件投稿行為をした（前提事実）のであるから，本件投稿行為により原告の公衆送信権が侵害されたということができる。
本件投稿行為は適法な引用（著作権法３２条１項）に該当するかア被告は，本件発信者動画は本件楽曲の著作権を本件原告動画が侵害していることを示して批評する目的で本件原告動画の一部を引用したものであり，その引用は公正な慣行に合致し，正当な範囲内で行われたから，本件投稿行為は著作権法３２条１項の適法な引用であると主張する。イそこで，まず，本件発信者動画における本件原告動画の利用が被告の主張する上記批評目的との関係で「正当な範囲内」（著作権法３２条１項）の利用であるという余地があるか否かにつき検討する。前提事実ア，イのとおり，①本件発信者動画は冒頭から順に本件冒頭部分（約３分３８秒），本件楽曲使用部分（約２分１８秒）及び本件楽曲動画（約４分４秒）から構成され，②本件楽曲使用部分以外に本件原告動画において本件楽曲が使用された部分がない。ここで，本件原告動画において本件楽曲が使用されている事実を摘示するためには，本件楽曲使用部
分又はその一部を利用すれば足り
に照らしても，本件原告動画において本件楽曲が使用されている事実を摘示するために本件冒頭部分を利用する必要はないし，上記の事実の摘示との関係で本件楽曲部分の背景等を理解するために本件冒頭部分が必要であるとも認められない。そうすると，仮に本件発信者に被告主張の批評目的があったと認められるとしても，本件発信者動画における本件冒頭部分も含む本件原告動画の上記利用は目的との関係において「正当な範囲内」の利用であるという余地はない。
この点につき，被告は，本件楽曲使用部分が本件原告動画に含まれることを示すために本件冒頭部分を利用したと主張する。しかし，上記各部分の内容（前提事実ア）に照らせば，本件楽曲使用部分が本件原告動画に含まれると判断するために本件冒頭部分の利用が必要であると認めることはできない。
ウ以上によれば，本件原告動画の利用が引用に当たるか否かやその余の著作権法３２条１項の要件につき検討するまでもなく，本件原告動画の利用が同項の適法な引用となることはない。被告の主張は採用することはできない。
本件投稿行為が正当な行為として違法性が阻却されるか被告は，本件原告動画のうち本件発信者動画に利用された割合及び本件発信者による本件投稿行為の目的に照らせば本件投稿行為が正当な行為として違法性が阻却されると主張する。しかし，仮に上記目的が認められるとしても，著作権法３２条１項の適法な引用に該当しない以上，正当な行為として違法性が阻却されるとはいえないというべきである。
小括
以上によれば，本件投稿行為を正当化する事由は見当たらないから，本件発信者が原告の本件原告動画に係る公衆送信権を侵害したことが明らかである。
２上記１によれば，原告は本件発信者に対して本件原告動画に係る著作権侵害に基づき損害賠償請求権等を行使し得る。そして，本件発信者の氏名，住所等を知る手段が他にあるとうかがわれないから，原告が本件発信者に対して損害賠償を請求するために本件発信者情報の開示が必要であることは明らかである。
これに対し，被告は，本件において原告が本件発信者情報の開示を求めることに「正当な理由」はなく，あるいは権利の濫用というべきであると主張するが，本件発信者動画に使用されたのが本件原告動画全体の一部にすぎないことや，既に本件発信者動画が削除されていること等の理由から上記損害賠償請求権等の行使が権利の濫用となるとはいえないから，本件発信者情報の開示の必要性は失われない。したがって，被告の主張は採用することができない。
３結論
よって，原告の請求には理由があるからこれを認容することとし，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４６部
裁判長裁判官        柴田義明


平成２５年１２月５日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２５年（行ウ）第３６９号手続却下処分取消請求事件
口頭弁論の終結の日平成２５年１０月２４日
判          決
当事者の表示        別紙当事者目録記載のとおり
主          文
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する控訴のための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１請求
１特許庁長官が特願２０１１－５５０２５９について平成２４年４月２７日付けで原告に対してした平成２３年８月１０日付け提出の国内書面に係る手続を却下する旨の処分を取り消す。
２特許庁長官が特願２０１１－５５０２５９について平成２４年４月２７日付けで原告に対してした平成２３年１０月１２日付け提出の国際出願翻訳文提出書に係る手続を却下する旨の処分を取り消す。
第２事案の概要
本件は，原告が，千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約（以下「特許協力条約」という。）に基づき国際出願をし，特許法１８４条の５第１項各号に掲げる事項を記載した書面並びに同条の４第１項に規定する明細書及び請求の範囲の日本語による翻訳文（以下「明細書等翻訳文」という。）を特許庁長官に提出したところ，特許庁長官から，提出期間内に明細書等翻訳文の提出がなかったことを理由に，上記書面に係る手続の却下処分及び翻訳文提出書に係る手続の却下処分を受けたので，被告に対し，上記両処分には特許協力条約に基づく規則（以下「条約規則」という。）４９．６による出願人の権利回復の請求に応じることなく，また，特許法１８４条の５第２項による手続の補正をすべきことを命ずることなくされた違法があると主張して，上記両処分の取消しを求める事案である。
１国際出願の国内移行に関する条約及び我が国の法令の定め特許協力条約２２条は，において，国際出願の出願人は，優先日から３０か月を経過する時までに各指定官庁に対し，国際出願の写し及び所定の翻訳文を提出する旨を規定しているが，において，国内法令は，提出をすべき期間として，３０か月よりも遅い時に満了する期間を定めることができる旨を規定している。
特許法１８４条の４第１項は，外国語でされた国際特許出願の出願人は，優先日から２年６月の国内書面提出期間内に，国際出願日における明細書，請求の範囲，図面及び要約の日本語による翻訳文を，特許庁長官に提出しなければならないが，国内書面提出期間の満了前２月から満了の日までの間に国内書面（同法１８４条の５第１項各号に掲げる事項を記載した書面）を提出すれば，国内書面の提出の日から２月の翻訳文提出特例期間内に，当該翻訳文を提出することができる旨を規定している。
特許協力条約２４条は，において，国際出願の出願人が特許協力条約２２条に規定する行為を該当する期間内にしなかった場合等には，国際出願の効果が，指定国において，当該指定国における国内出願の取下げの効果と同一の効果をもって消滅する旨を規定しているが，において，指定官庁は，国際出願の効果を維持することができる旨も規定している。特許法１８４条の４第３項は，国内書面提出期間内又は翻訳文提出特例期間内に明細書等翻訳文の提出がなかったときは，その国際特許出願が取り下げられたものとみなす旨を規定している。
条約規則４９．６は，において，国際出願の出願人が特許協力条約２２条に規定する行為を適用される期間内に行わなかったことにより国際出願の効果が消滅した場合には，指定官庁は，出願人の請求により，かつ，その請求の指定官庁への提出が上記期間を遵守できなかった理由がなくなった日から２か月か，上記期間が満了する日から１２か月のうち早く満了する期間内に行われるなど，からまでの規定に従うことを条件として，期間が遵守されなかったことが故意ではないと認めるとき又は指定官庁がその選択により，状況により必要とされる相当な注意を払ったにもかかわらず期間が遵守されなかったものであると認めるときは，その国際出願についての出願人の権利を回復する旨を規定しているが，において，２００２年（平成１４年）１０月１日にからの規定が指定官庁によって適用される国内法令に適合しない場合には，当該指定官庁がその旨を２００３年（平成１５年）１月１日までに国際事務局に通告することを条件として，これらの規定は，その国内法令に適合しない間，当該指定官庁について適用しない旨を規定している。特許庁は，平成１４年１２月４日付けで，国際事務局に対し，条約規則４９．６ないしの規定が我が国の法令に適合しない旨の同に規定する通告をした。
特許法等の一部を改正する法律（平成２３年法律第６３号。以下「改正特許法」という。）が平成２３年５月３１日に成立し，同年６月８日に公布され，平成２４年４月１日から施行された。改正特許法は，１８４条の４に４，５項を追加し，１８４条の４第３項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願の出願人は，国内書面提出期間内又は翻訳文提出特例期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて正当な理由があるときは，その理由がなくなった日から２月以内で国内書面提出期間又は翻訳文提出特例期間の経過後１年以内に限り，明細書等翻訳文並びに図面及び要約の両翻訳文を特許庁長官に提出することができる旨（４項），提出された翻訳文は国内書面提出期間又は翻訳文提出特例期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす旨（５項）を規定した。特許庁は，平成２４年１月１６日付けで，国際事務局に対し，前記通告を撤回し，同年４月１日より条約規則４９．６ないしの規定が我が国について効力を生じる旨の通告をした。
（乙２，３の１及び２）
２前提事実（当事者間に争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
原告は，平成２２年２月１２日，米国特許商標庁に対し，平成２１年２月１３日を優先日として，英語で国際出願（ＰＣＴ／ＵＳ２０１０／０２４０３６）をした。上記国際出願は，所定の国際出願日が認められるとともに，指定国に日本国を含むものであったから，特許法１８４条の３第１項により，上記国際出願日にされた特許出願（特願２０１１－５５０２５９号。以下「本件出願」という。）とみなされた。


原告は，本件出願に関し，国内書面を平成２３年８月１０日に特許庁長官に提出し，明細書，請求の範囲，図面及び要約の日本語による各翻訳文を同年１０月１２日に特許庁長官に提出した。
特許庁長官は，平成２４年４月２７日付けで，翻訳文提出特例期間内に明細書等翻訳文の提出がなく，本件出願が取り下げられたものとみなされたとして，平成２３年８月１０日付け提出の国内書面に係る手続を却下し，翻訳文提出特例期間経過後の提出であるとして，同年１０月１２日付け提出の国際出願翻訳文提出書に係る手続を却下した（以下，両処分を「本件両処分」という。）。
原告は，平成２４年６月２９日，特許庁長官に対し，本件両処分の取消しを求めて行政不服審査法に基づく異議申立てをしたところ，特許庁長官は，同年１２月１８日付けで異議申立てを棄却する旨の決定をし，同決定は，翌１９日，原告に送達された。
原告は，平成２５年６月１９日，本件両処分の取消しを求めて本件訴えを提起した。
３争点及びこれについての当事者の主張
本件の争点は，本件両処分の違法性である。
（原告の主張）
条約規則４９．６ないしは，同により，国内法令に適合しない間，適用しない旨が規定されているが，平成２３年５月３１日に成立した改正特許法が国民に対する潜在的な拘束力を取得し，条約規則４９．６ないしの規定は，客観的にみて国内法令に適合する状態になったから，条約規則の国内法令に対する優位性（憲法９８条２項，特許法２６条）に照らしても，上記同日以降は適用されるべきものである。
原告は，翻訳文提出特例期間の満了日の１日後に，明細書等翻訳文並びに図面及び要約の両翻訳文を特許庁長官に提出したが，期間を遵守しなかったことに故意又は過失がないから，特許庁長官は，原告の出願人としての権利回復の請求に応じる義務を負っていたものであり，それにもかかわらず，これに応じることなく，本件両処分をしたのであるから，本件両処分は違法である。
特許法１８４条の５第２項は，国際特許出願の出願人が国内書面提出期間内又は翻訳文提出特例期間内に翻訳文を提出しないなどの場合に，特許庁長官は，相当の期間を指定して，手続の補正をすべきことを命ずることができる旨を規定しているところ，他に選択肢はなく，内容も一義的に明確であって，専門技術的な判断を要しない上，特許協力条約２２条及び２４条，条約規則４９．６ないし並びに特許法１８４条の４第４項及び第５項の趣旨にも照らせば，特許法１８４条の５第２項は，特許庁長官の裁量に委ねたものではなく，第三者の利益を害するなどの特段の事情がない限りは，手続の補正をすべきことを命ずべきことを規定したというべきである。仮に特許庁長官に裁量があるとしても，平成２３年当時，諸外国では翻訳文提出期間を徒過した場合の救済規定が設けられ，我が国でも改正特許法が成立しているのであって，原告が，国内書面提出期間の末日よりも早く国内書面を提出したばかりに，翻訳文提出特例期間に１日遅れて翻訳文を提出したにすぎないのであるから，このことを考慮すれば，特許庁長官が手続の補正をすべきことを命ずることなく本件両処分をすることは，裁量権の範囲を逸脱するものである。
本件において，第三者の利益を害するなどの特段の事情はないから，特許庁長官は，原告に対し手続の補正をすべきことを命ずる義務を負っていたものであり，それにもかかわらず，これを命じることなく，本件両処分をしたのであるから，本件両処分は違法である。
（被告の主張）
国際出願の手続は，実際に効力を有して運用されている条約や国内法令の各規定に基づいて行われ，条約規則４９．６も，特許協力条約と国内法令の関係を調整する趣旨であるから，「国内法令に適合しない間」とは，現に国内で効力を有して運用されている法令に適合しない間を意味するのが最も自然である。我が国の法令は，施行により効力を一般的，現実的に発動して作用するようになるから，改正特許法も，平成２４年４月１日の施行までは，効力を有して運用されている法令でなく，条約規則４９．６ないしは，平成２３年５月３１日の改正特許法の成立によっては，国内法令に適合する状態になっていないのであって，上記同日以降に適用されるものではない。条約規則４９．６ないしは，平成２４年４月１日の改正特許法の施行により，初めて国内法令に適合することとなり，同年３月３１日以前に特許法１８４条の４第３項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願には同第４項及び第５項の規定を適用しない旨の経過規定（改正特許法附則２条２５項）も設けられたから，同年４月１日以降，適用されるにすぎない。
特許庁長官は，原告の出願人としての権利回復の請求に応じる義務を負っていないから，これに応じなかったとしても，本件両処分は違法でない。特許法１８４条の５第２項は，「命ずることができる」と規定して，特許庁長官の裁量があることを明記している。また，同項は，同条の４第３項の規定に照らすと，国際特許出願の出願人が国内書面提出期間内又は翻訳文提出特例期間内に明細書等翻訳文を提出したものの，要約の翻訳文を提出していない場合に，補正命令の対象となることを規定したものであり，原告は，翻訳文提出特例期間内に明細書等翻訳文を提出していないのであるから，本件出願は取り下げられたものとみなされて，補正命令の対象となり得ない。なお，特許協力条約２２条及び２４条も，締約国において，翻訳文等の提出をすべき期間として３０か月よりも遅い時に満了する期間を定めたり，国際出願の効果を上記期間経過後も維持したりする「ことができる」と規定し，締約国の裁量があることを明記している。
特許庁長官は，原告に対し，手続の補正を命じる義務を負っていないから，これを命じなかったとしても，本件両処分は違法でない。
第３当裁判所の判断


１原告は，本件出願について，特許法１８４条の４第１項により，優先日である平成２１年２月１３日から２年６月後の平成２３年８月１５日（特許法３条により，同日をもって期間の末日とすることになる。）までの国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を，特許庁長官に提出しなければならなかったところ，同月１０日に国内書面を特許庁長官に提出したから，同日から２月後の同年１０月１１日（特許法３条により，同日をもって期間の末日とすることになる。）までの翻訳文提出特例期間内に当該翻訳文を提出することができることになったが，それにもかかわらず，同月１２日に当該翻訳文を提出したのである。そうすると，翻訳文提出特例期間内に明細書等翻訳文の提出がなかったものであるから，特許法１８４条の４第３項により，本件出願は，取り下げられたものとみなされた。
特許庁長官は，翻訳文提出特例期間内に明細書等翻訳文の提出がなく，本件出願が取り下げられたものとみなされたとして，国内書面に係る手続を却下し，翻訳文提出特例期間経過後の提出であるとして，国際出願翻訳文提出書に係る手続を却下したのであるから，本件両処分に違法はない。２そこで，原告の主張について，判断する。
条約規則４９．６について
条約規則４９．６は，特許協力条約２２条所定の期間が遵守されなかった場合に，国際出願の出願人を救済する条約規則４９．６ないしとこれを救済しない国内法令の関係を調整する趣旨の規定であるから，ここにいう「国内法令」とは，我が国の場合，我が国において効力を一般的に現実に発動している法令，すなわち，施行されている法令を意味する（特許協力条約２条(ⅹ)参照）。そして，外国語でされた国際特許出願における出願書類とその翻訳文の提出は，改正特許法が施行された日の前日である平成２４年３月３１日まで，国内書面提出期間と翻訳文提出特例期間に限られていたし（特許法１８４条の４第１項），救済期間を新設した特許法１８４条の４第４項を含む改正特許法は同年４月１日から施行されたが，同法附則２条２５項は，同年３月３１日以前に同法１８４条の４第３項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願には同第４項及び第５項の規定を適用しない旨を規定しているから，条約規則４９．６ないしは，平成２３年５月３１日の改正特許法の成立によっては，国内法令に適合せず，平成２４年４月１日の改正特許法の施行により，初めて国内法令に適合したものである。原告は，平成２３年１０月１１日までの翻訳文提出特例期間内に明細書等翻訳文を提出せず，特許法１８４条の４第３項により，本件出願が取り下げられたものとみなされたから，条約規則４９．６ないしの適用を受ける余地はない。
したがって，特許庁長官が原告の出願人としての権利回復の請求に応じる義務を負っていたということはできない。
特許法１８４条の５第２項について
特許法１８４条の５第２項と同条の４第３項とを併せ考慮すれば，外国語でされた国際特許出願における出願書類とその翻訳文の提出に関し，同条の５第２項は，国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出したものの，国内書面又は要約の翻訳文を提出していない場合（同条の５第２項１号又は４号），国内書面提出期間内に国内書面を提出し，翻訳文提出特例期間内に明細書等翻訳文を提出したものの，要約の翻訳文を提出していない場合（同項４号）について規定し，同条の４第３項は，国内書面提出期間内に国内書面及び明細書等翻訳文を提出しない場合，国内書面提出期間内に国内書面を提出したものの，翻訳文提出特例期間内に明細書等翻訳文を提出しない場合について規定したものと解される。
原告は，国内書面提出期間内に国内書面を提出したものの，翻訳文提出特例期間内に明細書等翻訳文を提出せず，特許法１８４条の４第３項により，本件出願が取り下げられたものとみなされたから，特許庁長官が手続の補正をすべきことを命ずる余地はない。
したがって，特許庁長官が原告に対し手続の補正を命じる義務を負っていたということはできない。
３以上によれば，原告の請求は，いずれも理由がない。よって，原告の請求をいずれも棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４７部
裁判長裁判官        高      野      輝      久裁判官        志      賀              勝裁判官        藤      田              壮
（別紙）
当事者   目録
アメリカ合衆国０２４２１マサチューセッツ州    ＜以下略＞原              告      アビニシオテクノロジー
エルエルシー
同訴訟代理人弁護士      根      本              浩
友      村      明      弘
松      永      耕      明
同補佐   人弁理   士      稲      葉      良      幸
佐      藤              睦
被              告      国
処分行   政庁       特許庁   長官
同指定   代理人        木      村      智      博
高      野              剛
駒      﨑      利      徳
上      田      智      子
古      閑      裕      人