(ア)ＪＰＯは，国際事務局に対する平成２１年３月６日付け通知において，指定官庁として，優先権書類を電子図書館から入手する用意があることを通知したものではない。同通知においては，ＪＰＯが，ＤＡＳのためのフレームワーク規定１０，１２段落に基づいて，アクセス官庁及びデポジット官庁として行動することが通知されているのみである。国際事務局も，ＪＰＯの問合せに対し，ＪＰＯは，特許協力条約の機関として優先権書類を電子図書館から受け入れる義務を負わないと理解している旨回答している。ＪＰＯは，ウエブサイトにおいて，「指定官庁」としてのＪＰＯに国内移行手続をした場合，ＤＡＳを利用して優先権書類を取得するよう「指定官庁」に請求することができない旨周知している。そもそも，同通知がされた平成２１年３月６日時点において，特許協力条約規則１７．１（ｄ）に規定する特許協力条約実施細則７１５の効力は生じていなかった。また，仮に，ＪＰＯが指定官庁として通知したものと解したとしても，ＪＰＯは，国際事務局に対する平成２１年３月６日付け通知において，ＷＩＰＯのＤＡＳ以外の電子図書館（ＵＳＰＴＯの電子図書館）から直接に優先権書類を取得することを宣言したものではない。同通知は，せいぜい，「参加電子図書館」に寄託された優先権書類を，ＷＩＰＯのＤＡＳにより入手する旨の通知であるとみなされるにすぎない。ＵＳＰＴＯの電子図書館は「参加電子図書館」としてＷＩＰＯのＤＡＳを構成するものと位置付けられるにとどまるものである。
なお，我が国の特許法令においては，特許法１８４条の３第１項の規定により国内出願とみなされる国際特許出願については，同条２項に規定されているとおり，同法４３条の規定は適用されない旨定められ，国際特許出願についての優先権主張手続に関しては，特許協力条約及び同条約規則が適用される。我が国の特許法令上，特許法４３条の規定のない国際特許出願は，同法施行規則２７条の３の３に定められたＪＰＯとＵＳＰＴＯとの間における優先権書類の電子的交換の対象とはされておらず，ＤＡＳを用いた優先権書類の交換の対象となる国際特許出願についても同様に解される。
(イ)ＪＰＯのウエブサイトには，ＪＰＯがＵＳＰＴＯとの間で優先権書類の電子的交換を行っている旨掲載され，国際事務局がこれを了知し得たとしても，これをもって，ＪＰＯが国際事務局に対して，特許協力条約細則にいう通知をしたと解する余地はない。
イ電子図書館
特許協力条約規則１７．１（ｄ）及びその関連規定における「電子図書館」は，現時点においては，ＷＩＰＯのＤＡＳを意味する。
ウよって，ＪＰＯは，指定官庁として，国際事務局に対し，優先権書類を電子図書館から入手する用意があることを通知していない。また，仮に，ＪＰＯが指定官庁として通知したものと解したとしても，ＪＰＯは，ＷＩＰＯのＤＡＳとは異なるものであるＵＳＰＴＯの電子図書館から，直接に優先権書類を入手する用意ができたことを通知したものでもない。
(2)優先権書類の電子図書館における保有
ア電子図書館
特許協力条約規則１７．１（ｄ）及びその関連規定における「電子図書館」は，現時点においては，ＷＩＰＯのＤＡＳを意味する。
イ優先権書類の保有
本件基礎出願に関する優先権書類が，ＵＳＰＴＯのデータベースのうち，具体的にどのデータベースに保有されているかについて明らかではない。また，ＵＳＰＴＯのＰｕｂｌｉｃＰＡＩＲに本件基礎出願に関する公開公報や出願書類が保持されているとしても，これらは何ら認証のない書類にすぎない。ウよって，本件基礎出願に関する優先権書類は，電子図書館に保有されているとはいえない。
(3)優先権書類へのアクセスの承諾
アアクセス官庁がＤＡＳを通じて優先権書類を入手するためには，ＤＡＳのポータルサイトにおいて，出願人がアクセス管理リストを通じて特別の許可を与えるか，あるいは，アクセスコードを提供する必要がある。原告らは，これらの手続をしていないから，原告らがＪＰＯによる優先権書類へのアクセスを承諾したということはできない。
一方，ＪＰＯとＵＳＰＴＯとの間における優先権書類データの電子的交換の対象には，我が国の特許法令上，国際出願は含まれない。ＪＰＯとＵＳＰＴＯとの間で優先権書類データの電子的交換が行われることは，原告らによる承諾の根拠になるものではない。また，原告らが，国際事務局に対し，平成２２年６月２１日付けで，本件基礎出願に関する優先権書類を指定官庁に伝達するよう要求していたとしても，それは国際出願の国際公開日の後である。
イよって，原告らは，優先権書類の提出が可能な期間において，ＪＰＯが電子図書館から優先権書類を入手することを承諾する旨の意思表示はしていない。
３新規性判断
以上によれば，ＪＰＯは，本件基礎出願に基づく優先権の主張を無視することができる。したがって，本願の新規性判断の基準時は，本願の国際出願日（平成２１年７月２９日）であるから，引用例は，本願の国際出願日前に頒布された刊行物に該当する。本願発明は引用例に記載された発明であるとして，新規性を判断した本件審決に誤りはない。
第４当裁判所の判断
１取消事由（本願発明の新規性判断の誤り（優先権の有無））について
(1)優先権主張の手続


特許協力条約の規定に基づく国際特許出願について，優先権を主張する場合，出願人は，原則として，優先日から１６か月以内に，優先権書類を国際事務局又は受理官庁に提出しなければならない（特許協力条約規則１７．１（ａ））。この手続に代えて，一定の条件が満たされた場合においては，出願人は，優先日から１６か月以内に，受理官庁に対し，優先権書類を作成し国際事務局に送付するよう請求するか，国際事務局に対し，優先権書類を電子図書館から入手するよう請求するなどしなければならない（同規則１７．１（ｂ）（ｂの２））。出願人が，これらの手続を採らない場合，指定官庁は，事情に応じて相当の期間内に出願人に優先権書類を提出する機会を与えた上で，優先権の主張を無視することができる（特許協力条約規則１７．１（ｃ））。ただし，指定官庁が実施細則に定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能な場合などは，指定官庁は，同規則１７．１（ｃ）の規定により優先権の主張を無視することはできない（同規則１７．１（ｄ））。
(2)特許協力条約規則１７．１（ｃ）（ｄ）該当性本願について，特許協力条約規則１７．１（ａ），（ｂ）及び（ｂの２）の要件のいずれも満たされないこと，並びに，ＪＰＯが，事情に応じて相当の期間内に原告らに優先権書類を提出する機会を与えたことは，当事者間に争いがない。原告らは，ＪＰＯが，本願について，特許協力条約実施細則７１５（ａ）の定めるところにより本件基礎出願に基づく優先権書類を電子図書館から入手可能であるとみなされることをもって，特許協力条約規則１７．１（ｄ）にいう，指定官庁が実施細則に定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能な場合に当たるから，ＪＰＯは，同規則１７．１（ｄ）により，本件基礎出願に基づく優先権の主張を無視することができない旨主張する。
ア特許協力条約実施細則の定め
しかし，まず，本件基礎出願の出願日（優先日）から１６か月後の平成２１年１２月１日時点において効力を有する特許協力条約実施細則には，電子図書館に関する規定は存在しない（乙１１）。したがって，本願について，ＪＰＯは，「実施細則に定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能」ではないから，特許協力条約規則１７．１（ｄ）により，本件基礎出願に基づく優先権の主張を無視することができないということはできない。そうすると，ＪＰＯは，同規則１７．１（ｃ）により，相当の期間内に原告らに優先権書類を提出する機会を与えた上で，優先権の主張を無視することができるところ，原告らが，特許法施行規則３８条の１４に規定する期間内に，優先権書類を提出していないことは当事者間に争いがない。
よって，ＪＰＯは，特許協力条約規則１７．１（ｃ）により，本件基礎出願に基づく優先権の主張を無視することができる。
イ特許協力条約実施細則７１５（ａ）の事後的な充足特許協力条約実施細則７１５は，本件基礎出願の出願日の１６か月後である平成２１年１２月１日時点においては存在しなかったものであるが，本願についてＪＰＯが出願人に優先権書類を提出する機会を与えた相当の期間（特許法施行規則３８条の１４に規定する期間）が経過する前である平成２２年１月１日に効力が生じたものである。
仮に，特許協力条約規則１７．１（ｃ）及び（ｄ）の規定について，出願人に優先権書類を提出する機会を与えた相当の期間内に，ＪＰＯが特許協力条約実施細則７１５（ａ）（ｉ）の「通知」をするなどすれば，ＪＰＯは優先権の主張を無視できないと解釈したとしても，後記ウのとおり，ＪＰＯが，同実施細則７１５（ａ）（ｉ）の「通知」をしたとの事実は認められない。
したがって，ＪＰＯが特許協力条約実施細則７１５（ａ）に定めるところにより本件基礎出願の優先権書類を電子図書館から入手可能であるとはみなされないから，ＪＰＯは，特許協力条約規則１７．１（ｄ）の規定の適用上，優先権書類を電子図書館から入手可能な場合に当たらない。ＪＰＯは，同規則１７．１（ｄ）により，本件基礎出願に基づく優先権の主張を無視することができないということはできない。
よって，仮に，特許協力条約規則１７．１（ｃ）及び（ｄ）の規定について，上記のとおり解釈したとしても，本願は，同規則１７．１（ｄ）にいう，指定官庁が実施細則に定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能な場合に当たらないから，ＪＰＯは，同規則１７．１（ｃ）により，本件基礎出願に基づく優先権の主張を無視することができる。
ウ原告らの主張について
(ア)ＪＰＯの国際事務局に対する平成２１年３月６日付け通知ａ原告らは，ＪＰＯが，平成２１年３月６日付けで，国際事務局に対し，同年４月１日から，ＤＡＳのためのフレームワーク規定１０，１２段落に基づいて，ＪＰＯがデポジット官庁及びアクセス官庁となることを通知したこと（甲１。以下「本件通知」という。）により，ＪＰＯは，特許協力条約実施細則７１５（ａ）（ｉ）の「通知」をした旨主張するから，以下検討する。
ｂ通知の時期
特許協力条約実施細則７１５は，平成２２年１月１日から効力が生じたものである（乙１１）。ＪＰＯが，同実施細則７１５の効力が生じる前である平成２１年３月６日又は同年４月１日時点において，同実施細則７１５（ａ）（ｉ）の「通知」をすることは，およそ考えられるものではない。
ｃ我が国の特許法令
本件通知のうち，アクセス官庁となることの通知は，ＤＡＳのためのフレームワーク規定１２段落に基づくものである。同段落は，「特許庁（「アクセス官庁」）は，国際事務局に対して，適用法令の目的と第１３段落から第１５段落までに従うことを条件として，当該特許庁が本サービスを通じて利用可能な優先権書類を，出願人によって当該特許庁に提出された優先権書類として取り扱うことを通知することができる。」と規定する。


ここで，ＤＡＳの目的は，「出願人及び特許庁に，関連する国際的な合意及び理解を考慮して，適用法令の目的のために優先権書類を提出することができる，シンプルで安全なオプションを提供する」というものである（ＤＡＳのためのフレームワーク規定３段落）。したがって，本件通知は，ＪＰＯが，我が国の特許法令の目的のために優先権書類を提出することができるオプションを追加するために発出されたものということができる。
また，ＪＰＯによるＤＡＳのためのフレームワーク規定の実施は「適用法令の問題である」と規定されている（同規定４段落）。したがって，本件通知は，ＪＰＯが，我が国の特許法令の範囲内で，ＤＡＳのアクセス官庁になるために発出されたものということができる。
そして，我が国の特許法４３条５項は，平成２０年４月１８日法律第１６号により，平成２１年４月１日から，優先権書類の提出を省略できる者の範囲を，優先権書類に記載されている事項を電磁的方法により交換することができる経済産業省令で定める国においてした出願に基づく優先権の主張をした者から，優先権書類に記載されている事項を電磁的方法によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において，優先権の主張をした者へと，拡大している。そうすると，ＪＰＯが平成２１年４月１日からアクセス官庁となる旨の本件通知は，ＪＰＯが，平成２０年４月１８日法律第１６号による改正後の特許法４３条５項を執行するために，同項の範囲内でＤＡＳのアクセス官庁になるために発出したものと解すべきである。
一方，特許協力条約により国際出願日にされた特許出願とみなされた国際特許出願については，特許法４３条５項の規定は適用されない（同法１８４条の３第２項）。したがって，ＪＰＯが，かかる国際特許出願において，優先権書類の提出を省略できるようにするために，本件通知をしたものと解するのは困難である。我が国の特許法令との関係からも，ＪＰＯが，本件通知により，特許協力条約実施細則７１５（ａ）（ｉ）の「通知」をしたということはできない。
ｄ国際事務局の見解
ＪＰＯが，国際事務局に対し，ＪＰＯは特許協力条約実施細則７１５（ａ）（ｉ）の「通知」をしていない旨の確認を求めたところ，国際事務局は，本件通知は，同実施細則７１５（ａ）（ｉ）の「通知」として「取り得るものの」，ＪＰＯは，本件通知において「ＰＣＴの規定上の機関としてのＪＰＯにも適用があるかを明確に特定していない」ことから，「ＪＰＯはＰＣＴにおいてＰＣＴの機関として優先権書類を電子図書館から受け入れる義務を負わないとＩＢ（判決注：国際事務局）は理解している」と回答した（乙３，４）。
このように，国際事務局は，本件通知について，特許協力条約実施細則７１５（ａ）（ｉ）の「通知」として解釈する余地はあるものの，少なくとも，国際事務局は，そのように解釈していないと回答している。なお，国際事務局の回答は，ＪＰＯは「優先権書類を電子図書館から受け入れる義務を負わない」というものであるが，これは，優先権書類の電子図書館からの入手に関するその余の手続が履践されたことが前提となっていることは，その文脈から明らかである。国際事務局の見解からも，ＪＰＯが，本件通知により，特許協力条約実施細則７１５（ａ）（ｉ）の「通知」をしたということはできない。ｅ原告らは，ＤＡＳのためのフレームワーク規定は，優先権書類へのデジタルアクセスサービス全般についての規定であると主張する。ＤＡＳのためのフレームワーク規定は，パリ同盟総会だけではなく，ＰＣＴ同盟総会等の決定に従って，国際事務局によって制定されたものであるから（同規定１段落），ＤＡＳは，特許協力条約により国際出願日にされた特許出願とみなされた国際特許出願において，優先権書類の提出を省略するためにも利用可能なものである。しかし，ＤＡＳの目的は「適用法令の目的のために優先権書類を提出することができる，シンプルで安全なオプションを提供する」ものであって，ＤＡＳのためのフレームワーク規定の実施は「適用法令の問題である」と規定されている（同規定３，４段落）。したがって，ＤＡＳのためのフレームワーク規定が，優先権書類へのデジタルアクセスサービス全般についての規定であるとしても，ＤＡＳをどのような範囲で利用するかについては，各国の適用法令に委ねられるものである。そして，前記ｃのとおり，我が国の特許法令は，第１国で出願をした後，パリ条約に基づく優先権の主張を伴って，第２国に直接出願する場合（パリルート）と，第１国で出願をした後，パリ条約に基づく優先権の主張を伴って，特許協力条約に基づく国際出願を行い，国内移行する場合（ＰＣＴルート）とで，優先権書類の提出を省略する手続に差異を設けている。ＤＡＳのためのフレームワーク規定が，優先権書類へのデジタルアクセスサービス全般についての規定であることは，本件通知の解釈を左右するものにはならない。
原告らは，ＷＩＰＯのウエブサイト（甲１）には，本件通知について，パリ条約に基づく優先権主張を伴って，第２国に直接出願する場合に限定された旨掲載されていないと主張する。しかし，ＷＩＰＯの当該ウエブサイトは，ＤＡＳのためのフレームワーク規定に基づく各国からの通知について掲載したものであって，各国がＤＡＳをどのような範囲で利用するかについてまで掲載したものということはできない（甲１）。ＷＩＰＯの当該ウエブサイトの掲載内容をもって，本件通知の内容を解釈することはできない。


平成２６年７月９日判決言渡
平成２５年（行ケ）第１０３１０号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年４月２１日
判決
原告           Ｘ
訴訟代   理人弁   理士         上吉原     宏被告         株式会社アックスコーポレーション訴訟代   理人弁   理士         玉田修   三
主文
特許庁が無効２０１２－４００００４号事件について平成２５年９月３０日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた判決
主文同旨
第２事案の概要
本件は，実用新案登録無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は，考案についての新規性の有無である。
１特許庁における手続の経緯
被告は，平成１９年１１月２２日，名称を「付箋」とする考案につき，実用新案登録出願（実願２００７－９０３２号，甲１８。以下「本件出願」という。）をし，平成２０年１月９日，設定の登録（実用新案登録第３１３９１９１号）を受けた（以下「本件実用新案登録」という。）。
原告は，平成２４年１１月１８日，本件実用新案登録の請求項１ないし４に係る考案について，実用新案登録無効審判を請求したところ（甲６），被告は，平成２５年１月１０日付け訂正書（甲７）により，本件実用新案登録の請求の範囲を減縮する訂正をした。
特許庁は，平成２５年９月３０日，「訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は同年１０月１０日，原告に送達された。
２本件考案の要旨
本件出願に係る明細書（甲１８）及び訂正明細書（甲１９。以下，これらを併せて「本件明細書」という。）によれば，上記訂正後の考案の要旨は，以下のとおりである（以下，それぞれ「本件考案１」というように呼称し，これらを合わせて「本件考案」という。）。
「【請求項１】
付箋紙を多数枚積み重ねて互いの重なり面が接着剤で剥離可能に接合されている付箋紙束が複数冊に亘って積み重ねられていると共に，付箋紙束を形成している付箋紙が，個々の付箋紙束ごとに異なる色に着色されていて，かつ，個々の上記付箋紙束において付箋紙の重なり面同士を剥離可能に接合している上記接着剤は，互いに接合されている一方側の付箋紙の裏面に保持されて他方側の付箋紙の表面に対して剥離可能になっていると共に，付箋紙の積重ね層の中間部分に位置している色の付箋紙だけを剥離しても，他の付箋紙が分離してばらばらになることのないように，個々の上記付箋紙束が，多数枚の上記付箋紙の端縁の集まりによって形成されている上記付箋紙束の面状の端面に剥離可能に接合された帯状の連結材によって連結されていることを特徴とする付箋。
【請求項２】
個々の付箋紙束ごとに，端縁が上記連結材に剥離可能に接合された厚手の台紙が備わっている請求項１に記載した付箋。
【請求項３】
上記連結材が，糊で形成された膜状の層でなる請求項１又は請求項２のいずれか１項に記載した付箋。
【請求項４】
膜状の層を形成している上記糊に，上記接着剤と同一種類の接着剤が用いられている請求項３に記載した付箋。」
３請求人（原告）が主張する無効理由
被告は，本件出願前に，丸石製紙株式会社（以下「丸石製紙」という。）に対し，甲１の写真に示された「カラーパレットブロック８色アソートＮＳＦ－５６」との付箋（以下，甲１の写真及び付箋仕様書により特定される付箋紙束の製品を「甲１製品」といい，甲１の１頁の写真の対象である付箋紙束自体を「甲１対象品」という。）及び甲２の写真に示された「ニチリュウＰＢ」との付箋（以下，甲２の写真及び付箋仕様書により特定される付箋紙束の製品を「甲２製品」といい，甲２の１頁の写真の対象である付箋紙束自体を「甲２対象品」という。）について製造を発注し，丸石製紙は，これを秘密保持契約なく受注して生産し，各所に納品した。本件考案１ないし３は，甲１製品に示された考案（以下「甲１考案」という。）及び甲２製品に示された考案（以下「甲２考案」という。）と同一であり，本件出願前に公然と知られ，又は，公然実施された考案であるから，実用新案法３条１項１号又は２号に違反してなされたものであり，無効である。また，本件考案４は，甲１考案又は甲２考案並びに周知技術に基づいて，当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるから，同条２項の規定に違反してなされたものであり，無効である。
４審決の理由の要点
(1)甲１及び甲２考案の公知性・公用性についてア甲１製品及び甲２製品の写真（甲１及び２の各１，３，４頁）には，製造日，販売日，納品日といった日付に関する記載はない。甲１の２頁の「付箋仕様書」（以下「甲１仕様書」という。）には，「１５．１１．１４」なる数字が記載され，また，甲２の２頁の「付箋仕様書」（以下「甲２仕様書」という。）には，「１５．５．２」なる数字が記載されているが，これらの数字の意味や定義は，甲１及び２からは明らかではなく，例えば，製造日，販売日，納品日といった日付に関する記載であるとは認められず，他に日付に関する記載があるとも認められない。


イ甲１の１頁の甲１製品の写真（以下「甲１－１写真」という。）及び甲２の１頁の甲２製品の写真（以下「甲２－１写真」という。）に示されたＪＡＮコード「４５１２７９９    ４９５３１９」及び「４９０２１６０    ７４４４８１６」は，それぞれ，甲１仕様書及び甲２仕様書のＪＡＮコードと一致しているが，一般にＪＡＮコードを変更するか否かは，そのＪＡＮコードを登録したメーカー自身が決定するものであって，ＪＡＮコードを変更せずに，商品の構成を改造等により一部変更することもできるから，ＪＡＮコードの同一性を根拠として，甲１－１写真に示された付箋（甲１対象品）及び甲２－１写真に示された付箋（甲２対象品）が，それぞれ，甲１仕様書及び甲２仕様書に記載されている付箋の仕様そのものであるとは必ずしもいえない。
したがって，甲１仕様書が，原告主張のように平成１５年１１月１４日に作成されたものであるとしても，当該仕様書の仕様を有する甲１製品がそのころに製造，販売，納品されていたとは認められず，同様に，甲２仕様書は，原告主張のように，同年５月２日に作成されたものであるとしても，当該仕様書の仕様を有する甲２製品がそのころに製造，販売，納品されていたとは認められない。また，「納品書控」（甲３）には，「商品名・規格」の欄の一つに「ニチリュウ    １５＊５０カラーパレットプロック」，その下の行に「４００．００袋    １個」と記載され，「数量」の欄に「４００．００」と記載されていると認められる。しかし，甲２の１頁に示された付箋には，「貼ってはがせるふせん紙」，「カラーパレット（ブロック）」と記載され，２頁の「付箋仕様書」には，「品名ニチリュウＰＢ」，「発注数１０，０００冊」と記載されており，甲３に示された「商品名」と甲２に示された「品名」等とは一致せず，また，甲３に示された「数量」と甲２に示された「発注数」とも大きく異なることから，「納品書控」（甲３）が，甲２に示された付箋の「納品書控」と推認することはできない。
甲５のＡ（丸石製紙の代表取締役社長）の陳述書は，証拠調べを経たものでなく，請求人（原告）主張の事実を推認するには足りない。
ウ以上から，甲１製品及び甲２製品は，本件出願前に公然知られた状態，及び公然実施をされた状態であったものとは認められない。
(2)甲１製品及び甲２製品の構造について
ア甲１考案について
甲１に示された甲１考案は，以下のとおりのものである。「付箋紙を多数枚積み重ねて互いの重なり面が接着剤で剥離可能に接合されている付箋紙束が８冊に亘って積み重ねられていると共に，付箋紙束を形成している付箋紙が，個々の付箋紙束ごとに異なる８色に着色されていて，かつ，個々の上記付箋紙束において付箋紙の重なり面同士を剥離可能に接合している上記接着剤は，互いに接合されている一方側の付箋紙の裏面に保持されて他方側の付箋紙の表面に対して剥離可能になっている付箋。」
イ本件考案１と甲１考案との対比判断
【一致点】
「付箋紙を多数枚積み重ねて互いの重なり面が接着剤で剥離可能に接合されている付箋紙束が複数冊に亘って積み重ねられていると共に，付箋紙束を形成している付箋紙が，個々の付箋紙束ごとに異なる色に着色されていて，かつ，個々の上記付箋紙束において付箋紙の重なり面同士を剥離可能に接合している上記接着剤は，互いに接合されている一方側の付箋紙の裏面に保持されて他方側の付箋紙の表面に対して剥離可能になっている付箋。」
【相違点】
本件考案１は，「付箋紙の積重ね層の中間部分に位置している色の付箋紙だけを剥離しても，他の付箋紙が分離してばらばらになることのないように，個々の上記付箋紙束が，多数枚の上記付箋紙の端縁の集まりによって形成されている上記付箋紙束の面状の端面に剥離可能に接合された帯状の連結材によって連結されている」のに対し，甲１考案は，この点につき明らかでない点。
そうすると，甲１考案は，本件考案１を特定するために必要な「付箋紙の積重ね層の中間部分に位置している色の付箋紙だけを剥離しても，他の付箋紙が分離してばらばらになることのないように，個々の上記付箋紙束が，多数枚の上記付箋紙の端縁の集まりによって形成されている上記付箋紙束の面状の端面に剥離可能に接合された帯状の連結材によって連結されている」との考案特定事項（以下，この考案特定事項を「本件連結構成」という。）を具備していない。したがって，本件考案１が，甲１考案と同一であるとすることはできない。
ウ本件考案２ないし４と甲１考案との対比判断
本件考案２ないし４は，いずれも本件考案１を引用して本件考案１を更に限定したものであるから，上記イと同様に，本件考案２及び３は，甲１考案と同一であるとはいえない。
また，本件考案４は，甲１考案が本件連結構成を具備していないから，甲１考案及び周知技術に基づいて，当業者がきわめて容易に考案をすることができたとはいえない。
エ甲２考案について
甲２考案は，甲１考案と同一であるから，上記に述べたことが当てはまる。
(3)結論
本件考案１ないし３は，本件出願前に日本国内又は外国において公然知られた甲１及び甲２考案，並びに公然実施をされた甲１及び甲２考案ではなく，また，本件考案４は，甲１及び甲２考案及び周知技術に基づいて，当業者がきわめて容易に考案をすることができたものではないから，本件考案についての実用新案登録は，無効理由により無効とすることはできない。
第３原告主張の審決取消事由
審決が，甲１及び甲２考案の公知性及び公用性を否定し，かつ，甲１及び甲２製品は，本件連結構成を有するものとは認められないと認定したのは誤りである。
１甲１及び甲２考案の公知性，公用性について


審決は，甲１製品及び甲２製品が公然に知られた状態，及び，公然に実施された状態にあったとはいえないとする理由として，甲１仕様書に示された「１５．１１．１４」，甲２仕様書に示された「１５．５．２」は日付を示すものではないことを挙げている。しかし，あらゆる文書において右上の角部に日付を書くことはあまりに一般的であり，頭が２０で始まる４桁であれば西暦を示し，二桁であれば平成等の元号を示すことは明らかである。
また，納品書控（甲３），売上明細一覧表（甲２１）を見れば，甲１及び甲２製品が平成１５，１６年に販売されていたことが明らかである。
２甲１及び甲２製品の構成について
審決は，甲１及び甲２製品が，本件連結構成を有しているか否かが明らかでないとし，本件連結構成を相違点として認定したが，誤りである。これらの製品はいずれも，本件連結構成を具備している。
第４被告の反論
審決の認定判断には，いずれも誤りがない。
１甲１及び甲２考案の公知性，公用性について
甲１及び甲２仕様書の右上には，「１５．１１．１４」，「１５．５．２」の数字の記載があるものの，これらは，通常の日付の表示形式には見えない。「平成１５年１１月１４日」を表すとするならば，「Ｈ１５．１１．１４」や「平成１５年１１月１４日」と元号等の記載があるのが一般的である。
原告は，甲１及び甲２製品が，平成１５，１６年に販売されていた根拠として，納品書控（甲３），売上明細一覧表（甲２１），誓約書等（甲５，２０，２６）を提出する。しかし，これらは，丸石製紙が作成したものであるが，同社は，原告（請求人）を通じて本件の無効審判請求を行う実質的な当事者であって，本件訴訟において利害関係を有するものであるから，証拠としての信憑性に欠ける。
２甲１製品及び甲２製品の構造について
(1)甲１－１写真に写された甲１対象品は，審判段階の請求人（原告）の主張によれば，平成２２年１１月ころの在庫品である。したがって，保管されていたという甲１対象品は，本件出願前に存在した付箋ではない。また，甲２－１写真に写された甲２対象品は，誓約書（甲２０）によれば，平成１６年８月ころの在庫品とのことであるが，前記のとおり，本件訴訟について利害関係のある丸石製紙が作成した書面であるから，その信憑性に疑問がある。
技術的効果証明写真（甲１６）は，おそらく甲１及び甲２対象品の写真であると思われるところ，そのような製品があるとしても，その在庫品の付箋の仕様が，本件出願前に存在した付箋と同様の付箋の仕様であることの証明がされていない。途中でその構造が変更された可能性もあるのだから，現存する甲１及び甲２対象品の構造をもって，本件出願前に販売されていたという甲１及び甲２製品の仕様を証明することはできない。
そうすると，甲１及び甲２対象品の構造を立証することによって，本件出願前に製造・販売されていた甲１及び甲２製品の構造を示すことはできないというべきである。
(2)甲１に示された写真及び甲１仕様書並びに甲２に示された写真及び甲２仕様書からは，付箋の構造が明らかとなっていない。また，原告も認めるとおり，甲１及び２の各３，４頁の写真は，同じものであり，これらの写真が甲１対象品なのか，甲２対象品なのかが特定できず，保管されていたものがどちらの付箋かも不明である。
第５当裁判所の判断
１甲１及び甲２対象品について
証拠（甲１，２，５，１６，２０，２６，２７，乙１）及び弁論の全趣旨によれば，甲１及び甲２対象品について，以下のとおり認められる。甲１の１，３及び４並びに甲２の１，３及び４は，平成２４年１１月ころに丸石製紙の社員が社内に保管されていた付箋紙束（甲１又は甲２対象品）の製品を撮影した写真である。甲１及び甲２対象品は，それぞれサイズを１５㎜×５０㎜とする合計８色分（各５０枚シート）の付箋であり，４色組の付箋紙束を１ブロックとしたもの２つがセットとなり，透明のプラスチックケースに収納されている。４色組の１ブロックは，鮮明な蛍光色の黄色，黄緑色，オレンジ色及びピンク色からなる付箋紙束，もう１ブロックは，淡色のパステル系のうす黄色，うす緑色，水色，うすピンク色からなる付箋紙束である。甲１対象品と甲２対象品とは，以下のとおり，販売元が異なり，その包装プラスチックケースの記載事項は，やや異なる点があるものの，そのケースに収納された付箋紙束自体は同一製品である。甲１対象品の外装のプラスチックケースの表面には，製品のシリーズ名である「Ｎ’Ｓ」と記載され，その裏面には，「カラーパレット（ブロック）」，「サイズ：１５㎜×５０㎜」，「カラー：８色アソート（各色５０枚シート）」，ＪＡＮコードとして「４５１２７９９    ４９５３１９」，「販売元(株)アックスコーポレーション」と記載されており，末尾に「ＮＳＦ－５６」と記載されている（甲１の１）。一方，甲２対象品の外装のプラスチックケースの裏面には，「カラーパレット（ブロック）」，「サイズ：１５㎜×５０㎜」，「１パッド５０枚」，「カラー：８色アソート」，ＪＡＮコードとして「４９０２１６０    ７４４４８１６」，「販売元日本流通産業株式会社」，「製造元丸石製紙株式会社」と記載されている（甲２の１）。２甲１及び甲２対象品と本件考案１との同一性について
(1)本件考案１について
本件明細書（甲１８，１９）によれば，本件考案１について以下のとおり認められる。


目印とするためなどに書類などに貼り付けて用いられる付箋について，付箋紙束ごとに色分けされた複数冊の付箋紙束を１セットとして販売されることがあるが，個々の付箋紙束が他の付箋紙束からもともと分離されていて，しかも，それらの付箋紙束はデスクの上などに散らばって置かれていることが多いことなどにより，個々の付箋紙束が紛失しやすい（段落【０００５】，【０００８】）。一方，色分けした付箋紙を色ごとにまとめて積み重ねた形態の付箋では，付箋紙の積重ね層の中間部分に位置している色の付箋紙を使用したいときに，その色の付箋紙を剥離すると，付箋紙の剥離部分で付箋が分離してしまうということになり，分離した個々の付箋紙の集まりが紛失しやすくなる（段落【０００９】）。そこで，本件考案１は，多数枚の付箋紙を色分けし，それらの付箋紙を同じ色ごとにまとめて積み重ねた形態の付箋において，積重ね層の中間部分に位置している色の付箋紙だけを剥離しても，他の付箋紙が分離してばらばらになることのないようにすることによって，付箋ないし付箋紙束を紛失しにくくすることのできる付箋を提供することを目的とし（段落【００１０】），個々の付箋紙束を，多数枚の付箋紙の端縁の集まりによって形成される付箋紙束の面状の端面に剥離可能に接合された帯状の連結材によって連結することで，付箋紙の積重ね層の中間部分に位置している色の付箋紙だけを剥離しても，他の付箋紙が分離してばらばらになることのないようにするものである（段落【００１１】，【００１２】）。(2)甲１及び甲２対象品が本件考案１の構成を備えているか否かについて甲１及び甲２対象品は，その形状等からみて，いずれも審決が甲１考案として認定したとおりの構成を有するものと認められ，本件考案１との相違点も，審決の認定のとおり，甲１及び甲２対象品が「付箋紙の積重ね層の中間部分に位置している色の付箋紙だけを剥離しても，他の付箋紙が分離してばらばらになることのないように，個々の上記付箋紙束が，多数枚の上記付箋紙の端縁の集まりによって形成されている上記付箋紙束の面状の端面に剥離可能に接合された帯状の連結材によって連結されている」との構成（本件連結構成）を有するか否が明らかでない点である。そこで，甲１及び甲２対象品が，本件連結構成を有するか否かについて検討する。技術的効果証明写真（甲１６）及び係争付箋紙の機能説明用ＤＶＤ（甲２７）によれば，甲１及び甲２対象品を各々構成する一塊となった４色組付箋紙束が実験に用いられているところ，４色組付箋紙束ブロックをそれぞれ広げると，一端は繋がったまま各色の付箋紙束が角度をなして離間した状態となること，これらの４色組付箋紙束ブロックの両側最外層に一対のクリップを取り付け，両クリップを持って付箋紙束ブロックを持ち上げると，一端は繋がったまま各色の付箋紙束が角度をなして離間した状態となることが認められ，甲１及び甲２対象品の４色組付箋紙束ブロックにおいて，各色の付箋紙束が一端にて連結されているといえる。そして，前記のとおり，甲１及び甲２対象品は同一製品であるところ，甲１又は甲２対象品内の４色組付箋紙束ブロックのうち，中間部分の色束を数十枚剥離しても，付箋紙束は繋がったままであり，実験後の付箋紙束の両側最外層に一対のクリップを取り付け，両クリップを持って付箋紙束ブロックを持ち上げても，一端が繋がったままである様子が認められ，中間部分に位置している色の付箋紙を剥離しても，残った付箋紙が分離してばらばらにならないといえる。さらに，複数枚の付箋紙を剥離した後の付箋紙束の面状の端面，すなわち，付箋紙束が連結されている部分を見ると，膜状の層を認識でき，この膜状の層は，付箋紙束の面状の端面全体に亘っていることが認められ，各色の付箋紙束の一端を連結するのが，各色の付箋紙束の一端の端面に跨って接合された膜状の層であるといえる。
以上を総合すれば，甲1及び甲２対象品の４色付箋紙束ブロックは，各色の付箋紙束の一端の端面に跨って剥離可能に接合された膜状の層によって，各色の付箋紙束が一端にて連結されることで，中間部分に位置している色の付箋紙を剥離しても，残った付箋紙が分離してばらばらにならない構成を有することが認められる。上記の「膜状の層」は本件考案１の「帯状の連結材」に相当するものであるから，両構成は一致しており，甲１及び甲２対象品の４色付箋紙束ブロックは，本件考案１の本件連結構成を備えているといえる。
３甲１及び甲２対象品と同一構成を有する製品の公知性，公用性について(1)証拠（甲１ないし３，５，１３，１７，２０，２１，２６ないし２８，乙１，特に断らない限り，証拠番号には枝番号を含む。証人Ｂ）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
ア当事者等
被告は，文房具・家具・衣料品・日用雑貨品・紙加工品等の製造，輸出入，販売及びそのコンサルタント業務並びに上記文房具等のデザイン及び開発企画等を業とする株式会社である。
丸石製紙は，書道半紙，付箋紙，障子紙等の製造加工等を業とする株式会社である。
被告，丸石製紙，トップフォーム株式会社ほか数社は，有限会社プロモスティックジャパン（以下「プロモスティックジャパン」という。）を共同で設立し，かつて，プロモスティックジャパンを介在させる付箋の取引を行っていた。
イ甲２製品の発注について
被告は，平成１５年５月２日より少し前，丸石製紙に対し，日本流通産業株式会社（以下「日本流通産業」という。）を販売元とする「ニチリュウブランド」の付箋である甲２製品の製作を依頼した。この製作に関し，丸石製紙と被告との間に，特段の秘密保持契約は締結されなかった。


丸石製紙は，平成１５年５月２日，被告から甲２製品の製作について正式発注を受け，被告の定めた仕様のとおり，同日付けの甲２仕様書を作成した。甲２仕様書には，品名「ニチリュウＰＢ」，紙色「パステル，ビビットカラー８色」，サイズ「１５×５０（４色天ノリ）」，シート数「５０シート」，ＪＡＮコード「４９０２１６０７４４８１６」との記載及び右上に「１５．５．２」との記載がある。（甲２の２）
ウ甲１製品の発注について
被告は，平成１５年１１月１４日より少し前，丸石製紙に対し，自社を販売元とする付箋である甲１製品の製作を依頼した。この製作に関しても，丸石製紙と被告との間に，特段の秘密保持契約は締結されなかった。
丸石製紙は，平成１５年１１月１４日，被告から甲１製品の製作の正式発注を受け，被告の定めた仕様のとおり，同日付けの甲１仕様書を作成した。甲１仕様書には，品名「カラーブロック８色アソートＮＳＦ－５６」，紙色「パステル，ネオンカラー各４色／計８色」，サイズ「１５×５０（４色天ノリ）」，シート数「５０シート」，ＪＡＮコード「４５１２７９９４９５３１９」との記載及び右上に「１５．１１．１４」との記載がある。（甲１の２，２８の１）
エ甲１及び甲２製品の製作，納品について
丸石製紙は，上記の仕様書に基づいて甲１及び甲２製品を製作し，平成１５年９月９日から平成１６年８月２３日までを売上日として，合計９６００冊の甲２製品を各納品先に納品し，また，同年２月１２日から平成２２年１１月１１日までを売上日として，甲１製品を合計１０万７６００個，被告の四国デリバリーセンターに納入した。（甲３，２１）
オ甲１及び甲２対象品について
丸石製紙は，上記エのとおり，甲１及び甲２製品の製造を行っていたところ，甲１及び甲２対象品は，その製造終了後の平成２４年１１月ころ，丸石製紙の倉庫内に，それぞれ包装プラスチックケースに入った状態で保管されていたものであって，甲１対象品は，平成２２年１１月ころに製造された甲１製品の在庫品，甲２対象品は，平成１６年８月ころに製造された甲２製品の在庫品である。(2)以上からすれば，甲１及び甲２製品は，甲１及び２対象品と同一構造を有する同一の製品であって，これらは，被告の発注により丸石製紙において製作され，甲２製品については，平成１５年９月９日から平成１６年８月２３日までを売上日として各所に納品され，甲１製品については，平成１６年２月１２日から平成２２年１１月１１日までを売上日として被告のデリバリーセンターに納品されたものと認められる。
そうすると，甲１及び甲２製品の４色付箋紙束ブロックは，いずれも，本件出願前に被告から丸石製紙に製造発注がなされ，各納品先に納品されたものであり，同ブロックに開示された甲１考案及び甲２考案は，公然と知られ，あるいは，公然実施されたものと認められる。
４被告の主張について
(1)甲１及び甲２製品の製造発注及び納品の時期についてア被告は，甲１及び甲２仕様書の右上に記載された数字は，日付を示すものではなく，平成１５年ころに丸石製紙に付箋の製作を発注したことがあることは認めつつも，具体的な製品取引については不知であるとして，甲１及び甲２製品の製造発注及び納品時期を争う。
しかし，証拠（甲３，２１，証人Ｂ）及び弁論の全趣旨によれば，丸石製紙は，プロモスティックジャパンを得意先として，①平成１５年９月９日から平成１６年８月２３日までの間（売上日を基準とする。），売上明細一覧表上の品名「ニチリュウ１５＊５０カラーパレットプロック」との付箋を，被告の指示で，被告の四国デリバリーセンター，株式会社エスシー名古屋支店及び同大阪支店に合計９６００個納入したこと（以下「第１取引」という。），②売上明細一覧表上の品名を「ＮＳＦ－５６カラーパレットブロック８色」とする付箋を製作し，売上日を平成１６年２月１２日から平成２２年１１月１１日までの間（売上日を基準とする。），被告の四国デリバリーセンターに１０万７６０００個納入したこと(以下「第２取引」という。）が認められる。
そして，甲２仕様書には，前記３(1)イのとおりの記載があるところ，第１取引に係る品名は，甲２仕様書に示された「ニチリュウＰＢ」の品名とほぼ一致している。また，甲２仕様書の右上に記載された「１５．５．２」は，その体裁からして，通常，日付を表示する場合もあるものと容易に推認されるところ，第１取引の売上計上日の始期が平成１５年１１月２６日であることからすると，「１５．５．２」は，「平成１５年５月２日」という日付を示すものと考えて矛盾がない。これらの事実からすれば，第１取引の製品は，甲２仕様書に示された甲２製品であると認められ，上記に認定したとおり，本件出願前に甲２製品が公然と知られ，公然と実施された状態であったことが認められる。


また，同様に，甲１仕様書には，前記３(1)ウのとおりの記載があるところ，上記第２取引に係る品名は，甲１仕様書に示された「カラーブロック８色アソートＮＳＦ－５６」とほぼ同じものであること，甲１仕様書の右上に記載された「１５．１１．１４」は，第２取引の売上計上日の始期が平成１６年２月１２日であることからすると，「１５．１１．１４」は，「平成１５年１１月１４日」という日付を示すものと考えて矛盾がないことからすれば，第２取引の製品は，甲１仕様書に示された甲１製品であると認められ，上記に認定したとおり，本件出願前に甲１製品が公然と知られ，公然と実施された状態であったことが認められる。イこの点，被告は，丸石製紙は本件訴訟に利害関係を有するとして，その提供に係る納品書控（甲３），売上明細一覧表（甲２１），誓約書（甲５，２０，２６）等の信憑性に疑いがある旨主張する。しかし，被告は，抽象的な懸念を述べるにとどまっており，その信用性に疑いを差し挟む具体的な事情について何ら指摘しない上，２００３年（平成１５年）９月９日付けの納品書控（甲３）には，「出荷日２００３年８月１８日」と記載され，「商品名・規格」の欄の１つに「ニチリュウ１５＊５０カラーパレットプロック」，「４００．００袋    １個」との記載があり，備考欄には，「エスシー名古屋」との記載があるところ，この記載は，上記売上明細一覧表の平成１５年９月９日を売上日とする記載内容と整合しており，これらは相互に信用性を補強していることにも照らすと，上記主張は採用できない。なお，審決は，①納品書控の個数は４００個であるが，甲２仕様書には，「発注数１０，０００冊」とあり，数量が一致しないこと，②商品名の記載が不一致であることから，納品書控（甲３）が甲２仕様書に係る甲２製品に関するものとは推認できないとする。しかし，上記①の点については，甲２仕様書は，製作発注の際に用いられる仕様書であり，納品書控は，実際に商品を客先の指示する宛先に都度，納品したことを示すものであって，発注した数量が一度に納品される場合でない限り，数量が一致しないことは何ら不自然なことではなく，そのような場合であることは何ら特定されていないのであるから，上記の事実認定は合理性を欠くものといわざるを得ない。また，上記②の点については，甲２仕様書の商品名欄の「ニチリュウＰＢ」とは，甲２製品が販売元を日本流通産業とするものであることを併せ考えると，単に，「日本流通産業のプライベートブランド」を示すものにすぎず，甲２対象品のプラスチックケースの内容と売上明細一覧表（甲２１）の内容も考慮すれば，甲３に記載された「ニチリュウ１５＊５０    カラーパレットプロック」との製品の同一性を優に認めることができる。
(2)甲１及び甲２対象品と本件出願前の甲１及び甲２製品の構造の同一性に
ついて
被告は，本件連結構成に関する実験に用いられた甲１及び甲２対象品について，これらの製品年月日が刻印されているものではないから，その対象品がいつの時点のものかは不明である上，その後に仕様変更があり得ることを考えると，これらのＪＡＮコードが仕様書と同一であるとしても，甲１及び甲２対象品の構成と同一の構成を本件出願前の甲１及び甲２製品が有していたかは明らかでないと主張する。しかし，在庫の存在時期について，証人Ｂは，その証言及び誓約書（甲２０）において，甲１対象品は平成２２年１１月ころの在庫品で，本件出願前に流通させていた甲１製品と同じものであり，甲２対象品は平成１６年８月ころのもので，本件出願前に生産されたものである旨，また，製造後は古い商品から在庫が出荷されていくものであることを根拠に，新しい商品が残存しているものとして在庫時期を推測した旨証言しているところ，前記に認定したとおり，甲１製品の取引終了は平成２２年１１月，甲２製品の取引終了は平成１６年８月であることから，平成２４年１１月ころに丸石製紙の倉庫から発見された在庫品について，先のものから出荷した場合，残った在庫品が取引終了時点における在庫品であったとの推測は十分に成り立つのであり，その旨の証言に不自然な点はなく，在庫品の存在時期について疑いを差し挟む事情も見当たらない。
また，被告の主張するように，商品包装におけるＪＡＮコードを同一としたまま，中身の商品の仕様が変更になる場合があり得ないではないとしても，証拠（甲１，２，証人Ｂ）及び弁論の全趣旨によれば，甲１対象品の販売元は被告自身であり，また，前記のとおり，甲1及び甲２製品は，被告と丸石製紙等が共同設立したプロモスティックジャパンの取扱商品であって，被告自身が仕様を指示して丸石製紙に製造発注したものであるにもかかわらず，被告は，上記のように仕様変更の抽象的な可能性について言及するのみで，具体的な仕様変更の事実を述べるものではないことに照らすと，本件において，途中で製品の仕様の変更があったと認めるに足りない。かえって，売上明細一覧表（甲２１）によれば，甲２製品は，平成１５年９月９日から平成１６年８月２３日までの間に９６００冊の取引が行われたことが認められるところ，平成１５年５月２日付けの甲２仕様書からは，丸石製紙に対する製作発注数が１万冊であったと認定できることからすれば，初回の製作発注で上記取引分が賄われたものと推認できるから，初回の製作発注後，最後の取引である平成１６年８月２３日までの間に，甲２製品の仕様が変更されたとはおよそ考え難い。以上によれば，被告の上記主張は，上記認定を左右するものでない。さらに，甲1及び甲２仕様書には，「４色天ノリ」との記載があり，甲１仕様書には「パステル，ネオンカラー各４色／計８色」，甲２仕様書には「パステル，ビビットカラー８色」との記載があるところ，証拠（甲２４，証人Ｂ）によれば，「天ノリ」は，製本の際に，製本の連結部分の背面に糊を塗ることであると解されることからすれば，「４色天ノリ」は，４色組付箋紙束ブロックの面状の端面に糊を塗ることによって，結合していることを示すものと推認できる。そうすると，甲１及び甲２対象品の４色付箋紙束ブロックの有する本件連結構成は，平成１５年１１月１４日に作成された甲１仕様書及び同年５月２日に作成された甲２仕様書の記載自体から見て，製造の当初から備わっていたものと推認される。
以上によれば，被告の上記主張は採用できない。
(3)甲１及び甲２対象品の構造立証について


平成２４年６月２０日判決言渡同日原本受領    裁判所書記官平成２３年（行ケ）第１０４４１号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２４年６月６日
判        決
原              告                    X同訴訟代理人弁理士        正      林      真      之
八木    澤      史      彦
髙      野      芳      徳
被              告        日本電   信電話   株式会   社被告補   助参加   人        株      式      会      社
エヌ・   ティ・   ティ・   データ
同代表者代表取締役        山      下              徹上記両名訴訟代理人弁護士水        谷      直      樹
曽我    部      高      志
主        文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が取消２０１０－３００７７９号事件について平成２３年９月２９日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，原告が，被告の下記１の本件商標に係る商標登録の取消しを求める原告の下記２の本件審判請求について，特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は下記３のとおり）には，下記４のとおりの取消事由があると主張して，原告が本件審決の取消しを求める事案である。
１本件商標
本件商標（登録第４６５７５６３号）は，「ＮＴＴデータ」の文字を標準文字で表してなるものであり，平成１４年３月１８日に登録出願され，第４２類「コンピュータネットワークを介して行うオンラインショッピングによる購買履歴・帳票等のデータ処理を行う電子計算機用プログラムの提供及びこれらに関する情報の提供」（以下「本件役務」という。）を含む第３５類ないし第４５類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として，平成１５年３月２８日に設定登録されたものである（乙１，２，６）。
２特許庁における手続の経緯
原告は，平成２２年７月１３日，本件商標の指定役務のうち，本件役務について，継続して３年以上日本国内において商標権者，専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないことをもって，不使用による取消審判を請求し，当該請求は，同年８月２日に登録された（甲１５，乙１）。特許庁は，これを取消２０１０－３００７７９号事件として審理し，被告補助参加人の補助参加を受けた上で，平成２３年９月２９日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との本件審決をし，その審決書謄本は，同年１１月２８日，原告に送達された（甲１８～２０，弁論の全趣旨）。
３本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，本件商標の通常使用権者である被告補助参加人が本件審判の請求の登録前３年以内に，日本国内において，本件商標と社会通念上同一と認められる商標を本件役務について使用していた（商標法２条３項８号）から，本件商標の登録を取り消すことはできない，というものである。
４取消事由
通常使用権者による本件商標の使用の有無についての認定判断の誤り
第３当事者の主張
〔原告の主張〕
(1)通常使用権の許諾について
ア本件審決は，被告補助参加人が本件商標に係る通常使用権者である旨を認定している。
イしかしながら，被告及び被告補助参加人は，本件商標の使用許諾に関して，許諾が口頭によるものか黙示によるものか，口頭による場合の合意の主体，黙示による場合の評価根拠事実，許諾の時期並びに許諾に関する被告及び被告補助参加人の機関の意思決定という各要件事実を主張していないから主張自体失当であり，本件審決による認定は，主張に基づかない違法なものである。さらに，被告の子会社の商号と一致する商標について被告が商標権者となっている事例は，２３件はある（甲２５）ところ，被告及び被告補助参加人は，これらと本件商標の扱いの異同について主張していない。
被告及び被告補助参加人は，被告補助参加人が将来の使用許諾を前提として被告に本件商標の登録出願を依頼するなどした旨を主張するが，その証拠とされる乙４の余白手書き部分（２箇所）及び黄色の下線らしきものの部分（４箇所）の作成者が不明である以上，乙４及び当該手書き部分等が反映された乙５に基づいて，当該主張を裏付けることはできないし，乙６は，被告補助参加人にそれが交付されたことを証明していない。また，本件商標については，出願手続において指定商品等の削除等がされている（甲２６の１・２）が，その経緯は，不明であって，乙６に記載の登録内容が被告補助参加人の依頼に基づくものであるとは認められない。よって，被告及び被告補助参加人による上記証拠に基づく使用許諾の主張は，採用できない。
なお，被告補助参加人の希望だけで被告が高額にのぼる商標登録出願費用を負担するということは，それ自体，不自然である。


ウむしろ，被告及び被告補助参加人は，許諾が有償か無償か，独占的な許諾か否か，ライセンス期間が何年かといった，当然合意されるべき事項について主張していないこと，被告補助参加人従業員の報告書（甲１４）は，本件審判のために裏付けをとることもなく，結論ありきで使用許諾が存在する旨を記載したものであって，その作成者と他の証拠（乙４）の作成者との関係が不明であり信用できないこと，被告による許諾には書面が存在せず，被告及び被告補助参加人の主張も，前記のとおり不明確であること，被告による被告補助参加人関連の各登録商標の出願日（平成４年ないし平成１８年。本件商標の出願日は，平成１４年３月１８日である。）がいずれも昭和６３年５月設立の被告補助参加人の事業活動時期と関連がないこと，日本電信電話株式会社等に関する法律（以下「法」という。）８条，２５条１項により，被告以外の者は，その商号中に「日本電信電話株式会社」という文字を用いることが刑事罰をもって禁じられているから，被告の商号を英語表記したものの略称である本件商標のうち「ＮＴＴ」を含む本件商標を他者に対して使用許諾することが想定し難いため，被告と被告補助参加人との間には特殊な関係が存在すること，被告補助参加人が本件商標の出願当時，本件商標と称呼等を同じくする商標登録を得ていたのにその後権利放棄しているから，本件商標について被告に登録出願を依頼するのが不自然であること（甲２６の１），被告補助参加人が現在登録している多数の商標がいずれも「ＮＴＴ」を含まないものに限られること（甲２７），旧郵政省及び総務省に対して，かねてより被告のグループ全体に「ＮＴＴ」ブランドを使用させるべきではないとの意見が重ねて示されており（甲２８，２９），被告がこれに逆行する形で「ＮＴＴ」ブランドを被告補助参加人に使用許諾するとは考え難いことから，被告は，これらの登録商標について被告補助参加人に使用許諾をすることを意図していなかったと推認されることに照らすと，被告による本件商標の使用許諾は，存在しなかったとみるのが自然である。
エ前記のとおり，被告以外の者は，その商号中に「日本電信電話株式会社」という文字を用いることが刑事罰をもって禁じられており，被告の商号を英語表記したものの略称である本件商標のうち「ＮＴＴ」の部分は，「データ」の部分と明確に区別できるから，被告による本件商標の使用許諾は，法８条に違反し，公序良俗に反して無効である。
上記法の規定によれば，「ＮＴＴ」という文字標章は，工業所有権の保護に関するパリ条約６条の３(1)(a)にいう「同盟国が採用する監督用及び証明用の公の記号」に含まれるか，あるいはそれに準じた扱いがされて当然であり，権限のある官庁の許可を受けずに「ＮＴＴ」を商標の構成部分として使用し，あるいはその許諾をすることは，公序良俗に反して無効である。
仮に，本件商標の使用許諾が法８条又はパリ条約６条の３(1)(a)に違反しないとしても，同法及び同条約の趣旨のほか，商標法５０条１項の「通常使用権者」が商標法３２条の「商標の使用をする権利」を含まず，商標法５３条１項が商標権者の監督責任を問題としていることに鑑みると，被告及び被告補助参加人は，使用許諾の事実を主張するのであれば，被告が通常使用権者（被告補助参加人）に対して権利行使をしていないという事実を主張するだけではなく，本件商標の使用に関する高度なレベルでの監督を行った事実を主張する必要があるのに，これを裏付けるような主張はない。公序良俗，パリ条約あるいは「通常使用権者」と「商標の使用をする権利」の違いに配慮せずに使用許諾を認定した本件審決は，違法である。オ以上のとおり，被告補助参加人は，本件商標の通常使用権者ではなく，被告，他の専用使用権者又は他の通常使用権者が本件商標を本件役務に使用した事実はないから，本件商標の本件役務についての使用には証明がなく，この認定を誤る本件審決は，取り消されるべきである。
(2)被告補助参加人による本件商標の使用態様についてア本件審決は，原告による「被告補助参加人による本件商標の使用は，商標的使用態様による使用ではない。」との主張を採用しなかった。イしかしながら，被告及び被告補助参加人が主張する被告補助参加人による本件商標の使用は，パンフレット（甲９）等における「ＮＴＴデータが，ＩＴでお手伝いします」あるいは「ＮＴＴデータの販促ソリューション」等の記載であるところ，これらの記載は，いずれも役務を示すものではなく，単に役務を提供する主体を示すものにすぎないから，商標的使用態様において使用されているものではない。また，被告は，「ＮＴＴ／ＤａＴａ」を二段書きにした文字と１０個の白点を三角形条に配した図形からなる商標（以下「別件商標」という。甲２参照）を役務の表示とともに使用した別件事件において，商標としての使用ではない旨を主張している（甲３）ほか，本件審判の答弁書においても，本件商標が「統一ブランド名」すなわちグループの一員であることを示しているものであると主張している（甲１７）。したがって，甲９等における「ＮＴＴデータ」との記載は，なおさらグループの一員であることを示しているにすぎないものであるというべきである。そして，このような主張に反する本件商標の使用に関する主張は，訴訟法上の信義則に違反するものとして却下されるべきである。
ウ以上のように，被告の主張に係る被告補助参加人による本件商標の本件役務に対する使用は，商標的使用態様での使用ではないものというべきであるから，本件商標の本件役務についての使用については証明がなく，この認定を誤る本件審決は，取り消されるべきである。
(3)本件審判請求と権利の濫用について
ア被告及び被告補助参加人は，本件審判請求が審判請求制度の濫用であるかのように主張する（甲２１）。
イしかしながら，登録商標の不使用による取消審判の請求は，専ら被請求人を害することを目的としていると認められる場合などの特段の事情がない限り，権利の濫用となることはない。
そして，原告は，一連の取消審判請求において上記特段の事情に該当するような矛盾した主張をしていないし，商標法５０条は，個別の指定商品又は指定役務ごとに不使用取消審判請求がされることを当然に予定しているから，同一の商標に対する，類似群コードが同一の指定役務を対象にした複数の不使用取消審判請求は，審判請求制度の濫用には当たらないばかりか，一連の取消審判請求は，いずれも取消対象となる指定商品又は指定役務を異にしている。
ウ以上によれば，本件審決取消訴訟は，審判請求制度の濫用の延長に位置づけられるべきものではない。


〔被告及び被告補助参加人の主張〕
(1)通常使用権の許諾について
ア被告と被告補助参加人とは，親子会社の関係にあり（甲４），グループ企業として緊密な関係にあるところ，本件商標は，被告補助参加人の商号（株式会社エヌ・ティ・ティ・データ）から「株式会社」の文字部分を除いた上で，「エヌ・ティ・ティ」の文字部分をアルファベットの「ＮＴＴ」で表記してなるものであり，被告補助参加人の略称そのものであるから，その親会社である被告が登録商標として取得した上で，子会社である被告補助参加人に対して使用を許諾することは，極めて当然のことである。
そして，被告補助参加人は，自社商号の略称である「ＮＴＴデータ」を登録商標として確保し，これを自ら使用することを希望していたため，将来の使用許諾を前提として，平成１４年３月１日，親会社である被告に対し，本件商標の登録出願を依頼し（乙４），被告も，将来の使用許諾を前提として，登録出願手続を行い，同月２０日，被告補助参加人に対し，当該手続を了した旨を報告し（乙５），本件商標の登録後，当該登録証を送付したものである（乙６）。
なお，乙４の手書き部分は，被告知的財産センタ権利化担当が被告補助参加人と協議の上で修正のために記入したものであり，指定商品及び指定役務に関する手続補正（甲２６の２）も，被告及び被告補助参加人の協議に基づくものであって，何ら不明な点はない。
したがって，被告は，被告補助参加人に対し，本件商標について通常使用権を黙示に許諾しているものである（甲１４）。
なお，被告と被告補助参加人とは，グループ企業として緊密な関係にあるから，通常使用権の許諾について文書を作成していなくても，何ら不自然ではない。イ原告は，通常使用権の許諾についての被告及び被告補助参加人の主張が足りず，あるいは被告補助参加人の従業員の報告書が信用できないばかりか，「エヌ・ティ・ティ・データ」との称呼を生じさせる複数の商標登録出願日と被告補助参加人との事業活動との時期が一致しないことなどから，当該許諾が存在しないかのように主張する。
しかしながら，原告主張に係る事項を列挙しなければ通常使用権の許諾を認定できないというものではないし，被告補助参加人の従業員の報告書についても，原告は，その信用性を疑わせるに足りる具体的な主張をしていない。さらに，被告による商標登録の出願日，被告補助参加人の事業活動時期及び被告の被告補助参加人に対する商標の使用許諾の意思の有無の間には，原告が主張するような関係はない。ウ原告は，法，パリ条約及び商標法に関連した主張をしているが，これは，いずれも商標「ＮＴＴ」に関するものであって，商標「ＮＴＴデータ」に関するものではない。そして，商標「ＮＴＴ」と商標「ＮＴＴデータ」とは，相互に非類似の関係にある（甲２３）から，商標「ＮＴＴ」に関する主張は，本件の結論に結びつくものではない。
また，原告は，商標権者が通常使用権者に対して商標使用に関する監督を行っていたことを主張する必要がある旨を主張するが，独自の見解にすぎない。エよって，被告補助参加人を本件商標の通常使用権者であると認定した本件審決の判断には，何らの誤りもない。
(2)被告補助参加人による本件商標の使用態様についてア甲６のパンフレット２頁上部には，「ＮＴＴデータのＢｌｕｅＧａｔｅ」と大きく目立つ態様で表示されており，甲９のパンフレットには，「ＳｍａｒＰ」の文字を図案化したロゴマークの直下に，「ＮＴＴデータの販促ソリューション」と表示されており，さらに，甲１０の販促資料には，その表紙に「ＮＴＴデータの販促ソリューション」と大きく目立つ態様で表示されている。これらは，上記パンフレット又は販促資料で広告されているＢｌｕｅＧａｔｅサービスやＳｍａｒＰサービス（いずれも本件役務）が，「ＮＴＴデータ」ブランドのものであることを示しており，「ＮＴＴデータ」の表示が出所識別機能，品質保証機能及び広告機能を有していることは，明らかである。
したがって，被告補助参加人は，本件商標を，本件役務について商標として使用している。
イ被告が別件商標を商標的使用ではない旨を主張するなどしたのは，使用標章，使用態様及び使用者がいずれも異なる別件の事案においてであるから，これらを関連させようとする原告の主張には，それ自体無理がある。また，被告は，甲６及び９における「ＮＴＴデータ」との表示が，被告補助参加人の統一ブランド名の表示であり，かつ，商標としての表示である旨を一貫して主張している（甲１７）。よって，原告の主張は，いずれも失当である。
ウよって，被告補助参加人による本件商標の使用を認定した本件審決の判断に誤りはない。
(3)本件審判請求と権利の濫用について
原告の代理人である正林真之弁理士は，株式会社プロリンクの代表者でもあるところ，同社と被告補助参加人の子会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズとの間のプログラムの開発委託契約に関して紛争が発生したことから，プロリンク等を請求人として，本件を含めて８件の取消審判請求をしている。すなわち，原告らの行動は，エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズに対する主観的不満を一連の取消審判請求で解消しようという不当な目的によるものであって，公益維持を目的とする同審判制度を濫用するものであり，本件訴訟も，その延長上に位置付けられるというべきである。
第４当裁判所の判断
１取消事由（本件商標の使用の有無についての認定判断の誤り）について
(1)通常使用権の許諾について
ア証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実を認めることができる。(ア)被告は，東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の発行株式の総数を保有し，これらの株式会社（地域会社）による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うことを目的として（法１条，５条），昭和６０年４月１日に発足した株式会社であり，政府が，常時，その発行済み株式の総数の３分の１以上に当たる株式を保有している（法４条１項）など，我が国の電気通信事業分野において特殊な地位を占めている会社であって，被告以外の者は，その商号中に「日本電信電話株式会社」という文字を用いることが刑事罰をもって禁じられている（法８条，２５条１項）。


そして，被告の商号を英語表記したもの（NipponTelegraph    andTelephoneCorporation）の略称である「ＮＴＴ（エヌ・ティ・ティ）」が被告を表示するものとして我が国で一般に広く認識されていることは，当裁判所に顕著である。(イ)被告補助参加人は，昭和６３年５月２３日，当初の商号を「エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社」として設立され，同年７月１日，被告のデータ通信事業本部に属する営業を譲り受けた株式会社であり，平成１０年８月１日，商号を現在のもの（株式会社エヌ・ティ・ティ・データ）に変更した（甲４，乙８）。被告は，平成２２年３月３１日当時において，被告補助参加人の発行済み株式総数のうち５４．１８％を有している（乙９）。
なお，被告補助参加人は，我が国のＩＴサービス業界において，最多の従業員を擁する会社であり，平成２１年度において我が国で最高の売上高を記録したものである。そして，本件商標は，被告補助参加人の商号から「株式会社」との部分を除いた部分と称呼（エヌ・ティ・ティ・データ）が一致するものであって，遅くとも平成１７年３月頃から，被告補助参加人のウェブページ，新聞等の広告及びパンフレットにおいて被告補助参加人を表示するものとして広く使用されており，取引先も，被告補助参加人を「株式会社ＮＴＴデータ」を表示していること（甲４～１１，１３，乙７～９，１２，１３）に照らすと，本件商標は，「ＮＴＴ」部分に対し，「データ」部分が付加されていることにより，ＩＴサービス業に特化した被告の関連会社である被告補助参加人を表示するものとして，需要者及び取引者に周知著名であったものと認められる。
(ウ)被告補助参加人開発本部知的財産室長   A（以下「A」という。）は，平成１４年３月１日，被告知的財産センタ所長に対し，「当社商号商標の商標登録出願について（ご依頼）」と題する書面（乙４）を送付し，具体的な指定商品及び指定役務を特定した上で，本件商標の商標登録出願の手続のほか，併せて，本件商標の登録時には登録証の写しの送付を依頼した。これに対して，被告は，同月１８日，本件商標について登録出願し，被告知的財産センタ所長は，同月２０日，Aに対し，「商標登録出願について」と題する書面を商標出願控えとともに送付し（乙５），本件商標の出願手続を完了した旨を通知した。
被告は，平成１５年２月３日，指定商品及び指定役務の一部を削除又は変更する手続補正をした上で，同年３月２８日，本件役務を含む多数の役務を指定役務として，設定登録を得た（甲２６の１・２，乙１，２，６）。なお，被告は，本件商標の設定登録以来，被告補助参加人に対して本件商標の使用について異議を申し立てるなどしたことがない（弁論の全趣旨）。イ被告及び被告補助参加人は，被告が被告補助参加人に対して本件商標について通常使用権を許諾した旨を主張し，被告補助参加人技術開発本部知的財産室部長Bは，その作成に係る報告書（甲１４）において，本件商標について，文書は作成されていないものの，商標権者である被告から被告補助参加人に対し，使用許諾がされている旨を記述している。
そこで検討すると，前記ア(ウ)に記載の本件商標について登録出願を依頼したA作成の書面（乙４）及び当該登録出願手続を完了した旨を通知する被告知的財産センタ所長作成の書面（乙５）は，いずれも真正に成立したものと認められること，前記ア(イ)に認定のとおり，被告は，被告補助参加人の発行済み株式総数のうち５４．１８％を有する親会社であり，被告補助参加人は，被告の事業の一部を譲り受けた会社であることから，被告と被告補助参加人との間には，被告補助参加人の設立当初から緊密な関係が存在するといえること，前記ア(イ)に認定のとおり，本件商標は，被告補助参加人の商号から「株式会社」との部分を除いた部分と称呼が一致するものであって，被告補助参加人は，遅くとも平成１７年３月頃から，新聞等の広告及びパンフレットにおいて被告補助参加人を表示するものとして本件商標を広く使用しているにもかかわらず，被告は，本件商標の設定登録以来，被告補助参加人に対して本件商標の使用について異議を申し立てるなどしたことがないことといった事情に照らすと，上記報告書の使用許諾に関する上記記述は，自然なものとしてこれを信用することができる。
よって，被告は，被告補助参加人の依頼に基づき，本件商標について設定登録がされた平成１５年３月２８日には，被告補助参加人に対して，本件商標について通常使用権を許諾したものと認められる。
ウ以上に対して，原告は，被告及び被告補助参加人が，本件商標の使用許諾の成立に関する具体的な事実を主張していないから主張自体失当であり，本件審決による認定が，主張に基づかない違法なものである旨を主張する。しかしながら，本件においては，「ＳｍａｒＰＮＴＴデータの販促ソリューション」と題する文書（甲９）が作成・頒布されたとされる平成２１年３月頃に被告補助参加人が本件商標の通常使用権者であったか否かが問題とされているところ，弁論の全趣旨に照らせば，被告及び被告補助参加人は，本件訴訟において，本件商標の商標登録出願に関する経緯を含めて，被告がその頃までに被告補助参加人に対して本件商標について通常使用権を許諾した旨を主張しており，当該許諾がされたとの評価を根拠付ける事実についても主張をしていることが明らかである。したがって，被告及び被告補助参加人による本件商標の通常使用権の許諾に関する主張は，それ自体失当とはいえないし，原告は，本件訴訟に至って初めて当該許諾の事実を争うようになったのであるから，それにより翻って本件審決による認定が違法になるものでもない。
よって，原告の上記主張は，採用できない。


エ原告は，乙４の一部について真正な成立を争い，本件商標の出願手続中にされた補正の経緯が不明であって被告補助参加人の関与が認め難いと主張して，本件商標についての通常使用権の使用許諾の存在を争っている。しかしながら，乙４は，前記のとおり，Aが作成した文書であるから，そのうち，原告主張に係る黄色の下線らしきものが記載されている部分（４箇所）については，乙４の信用性の判断に当たってその記載者を詮索するまでの必要性がないばかりか，余白手書き部分（２箇所）については，その体裁及び真正な成立に争いのない乙５の記載と一致することからして，乙４の作成者であるA又は   Aから権限を委ねられた者が出願に係る指定商品及び指定役務の記載を一部訂正したものであることが明らかであって，当該部分の記載者が具体的に特定されないからといって，乙４の信用性の判断に影響を及ぼすものではないといわなければならない。また，出願手続中に指定商品等を削除等した上記手続補正についても，被告補助参加人が何らかの異議を申し出るなどした形跡が窺われないことに照らすと，被告補助参加人の承諾の下にされたことを優に推認することができる。
したがって，原告の上記主張は，いずれも被告による通常使用権の使用許諾という前記イに記載の認定を左右するに足りず，採用できない。オ原告は，被告及び被告補助参加人の主張が不明確で，前記報告書（甲１４）が信用できず，使用許諾について書面が存在せず，また，本件商標を含む関連商標の出願日と被告補助参加人の事業活動時期に関連がないことや，商号中に「日本電信電話株式会社」という文字を用いることを禁じる法８条，被告補助参加人が本件商標と称呼等を同じくする商標について登録を得ていながら後に権利放棄したこと，さらに被告補助参加人が現在登録している商標が「ＮＴＴ」を含まないばかりか，旧郵政省及び総務省に対して，重ねて「ＮＴＴ」ブランドの共有に反対の意見が示されていることに照らして「ＮＴＴ」の部分を含む本件商標に関する通常使用権の許諾が存在しなかった旨を主張する。
しかしながら，被告及び被告補助参加人の主張は，前記ウに認定のとおり不明確とはいえず，上記報告書（甲１４）も，前記イに認定のとおり信用できる。また，前記イにも認定の被告と被告補助参加人との緊密な関係に照らすと，本件商標についての通常使用権の許諾について書面が存在しないことは，それ自体不自然とはいえないし，被告補助参加人の設立時期が本件商標を含む関連商標の出願日に先立つことも，それ自体，本件商標についての通常使用権の許諾の不存在をうかがわせるには足りない。
次に，原告の法８条に関する上記主張は，本件商標のうち「ＮＴＴ」の部分が「データ」の部分と明確に区別できることを前提としているところ，本件商標は，英文字「ＮＴＴ」との外観を有する部分を含み，「エヌ・ティ・ティ・データ」との称呼を有しているが，前記イに認定のとおり，遅くとも平成１７年３月頃から，新聞等の広告及びパンフレットにおいてＩＴサービス業を営む被告補助参加人を表示するものとして広く使用されており，「ＮＴＴ」部分に対して，「データ」が付加されていることにより，ＩＴサービス業に特化した被告の関連会社である被告補助参加人を表示するものとして，需要者及び取引者に周知著名であったものと認められるから，そこから「ＮＴＴ」の部分又は「データ」の部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しており，本件商標の全体から出所識別標識としての称呼及び観念が生じているものと認められる。したがって，本件商標のうち「ＮＴＴ」の部分を「データ」の部分と明確に区別することはできず，原告の上記主張は，その前提に誤りがあるというべきである。さらに，被告補助参加人が本件商標と称呼等を同じくする商標について登録を得ていながら後に権利放棄をしたことや，被告補助参加人が現在登録している商標に「ＮＴＴ」との部分が含まれないことは，いずれも本件商標について使用許諾がされていないことを裏付けるものではなく，旧郵政省及び総務省に対して重ねて「ＮＴＴ」ブランドの共有に反対の意見が示されているとしても，旧郵政省は，ＮＴＴブランド等の使用については一般的な商取引の問題であると考えており（甲２８），被告側も，当該意見に反論をしているところである（甲２９）から，当該意見の存在によって，被告及び被告補助参加人が本件商標の使用許諾に消極的になるとまでは認め難い。
よって，原告の上記主張は，いずれも採用できない。
カ原告は，本件商標のうち「ＮＴＴ」の部分が「データ」の部分と明確に区別できることを前提として，「ＮＴＴ」の部分を含む本件商標の使用許諾が，商号中に「日本電信電話株式会社」という文字を用いることを禁じる法８条及び公序良俗に反して無効であり，あるいは「ＮＴＴ」の部分が工業所有権の保護に関するパリ条約６条の３(1)(a)にいう「同盟国が採用する監督用及び証明用の公の記号」に含まれるか，あるいはそれに準じた扱いがされるべきであるから，同条約及び公序良俗に反してやはり無効であり，仮にそうでないとしても，法及びパリ条約の趣旨のほか，商標法３２条，５０条１項及び５３条１項の趣旨に照らして必要とされる本件商標の使用に関する高度なレベルでの監督を行った事実の主張がない旨を主張する。しかしながら，前記オに記載のとおり，本件商標のうち「ＮＴＴ」の部分を「データ」の部分と明確に区別することはできず，原告の上記主張は，その前提に誤りがあるというべきであるから，その余の部分について判断するまでもなく，これを採用することはできない。
(2)被告補助参加人による本件商標の使用態様についてア甲９は，被告補助参加人が作成した「ＳｍａｒＰ    ＮＴＴデータの販促ソリューション」と題する文書であり，その表紙，２丁及び４丁ないし６丁には，当該表題の文字をロゴ化したもの（標準文字での「ＮＴＴデータ」との記載を含む。）が合計８箇所に記載されているほか，表紙，２丁及び６丁には，当該文書の作成主体である被告補助参加人を示すものとして，標準文字で「ＮＴＴデータ」との記載が合計７箇所にあるが，甲９におけるこれらの「ＮＴＴデータ」との記載は，いずれも，本件商標と社会通念上同一のものといえる。


イそして，前記甲９は，被告補助参加人が提供する「ＳｍａｒＰ（エスマープ）」という名称の役務について記載したものであるが，例えばその２丁には，「ＳａａＳ型による「ＳｍａｒＰ」は，集客・ポイントサービス・データ解析などを支援し，貴社のＦＳＰ環境を拡大するＮＴＴデータの販促ソリューションです。」との記載のほか，「１告知機能    メルマガ・クーポンの配信，集客」として，「お客さま向けに来店をうながすメールやマイページ機能を提供します。クーポンや特典などの発行・管理を一元化し，多彩な集客施設を提供します。」，「２管理機能    クレジット決済・ポイント付与・還元」として，「お客さまの購買意欲を引き出すためのポイントの付与，還元処理，管理機能を提供します。ＮＴＴデータが提供する多機能決済端末ネットワーク「ＩＮＦＯＸ」を活用したポイントサービスにより，別途端末が不要となります。」，「３分析機能    統計データ分析，各種管理・精算処理」として，「お客さまの購買金額・来店頻度などの情報から購買動向を把握し分析。プロモーション戦略の立案を支援します。」との記載があり，３丁以下では，図解等を利用して，当該サービスについて更に詳細な説明を施している。以上に加えて，その販促資料（甲１０），操作マニュアル（甲１１），実施例（甲１２）及び被告補助参加人技術開発本部知的財産室部長の報告書（甲１４）の記載を併せ参照すると，甲９に記載の役務（「ＳｍａｒＰ」）は，コンピュータネットワークを介して行うオンラインショッピングにおいて，被告補助参加人が管理するコンピュータサーバにおいて顧客の購買金額・来店頻度などの情報やこれに伴うポイントの付与等に関する情報を管理し，当該管理された情報に基づき，顧客に来店を促すほか，その購買動向を把握・分析し，さらなる販売促進戦略の立案を支援する役務であって，本件役務（第４２類「コンピュータネットワークを介して行うオンラインショッピングによる購買履歴・帳票等のデータ処理を行う電子計算機用プログラムの提供及びこれらに関する情報の提供」）に該当するものと認められる。よって，甲９は，いわゆるパンフレットであって，被告補助参加人による当該役務を需要者に対して広告するものである。
ウさらに，甲９の体裁に加えて，甲９の６丁には「このパンフレットの内容は，２００９年３月現在のものです。」との記載及び平成２１年３月を意味する「２００９．３」との記載があり，甲９は，同月１９日に業者により被告補助参加人に対して納品されている（甲１３，１４）ことから，被告補助参加人は，その頃，本件役務に関する広告（甲９）に本件商標と社会通念上同一と認められる「ＮＴＴデータ」との記載を付して日本国内において頒布したものと認められる。エ以上によれば，本件商標の通常使用権者である被告補助参加人は，本件審判の請求登録日（平成２２年８月２日）の前３年以内である平成２１年３月１９日頃に，本件役務について本件商標の使用をしていること（商標法２条３項８号）について証明があったものというべきであり，この点についての本件審決の認定判断に誤りはない。
オ以上に対して，原告は，甲９における「ＮＴＴデータ」との記載がいずれも役務を示すものではなく，単に役務を提供する主体を示すものにすぎないから，商標的使用態様において使用されているものではない旨を主張する。しかしながら，甲９は，本件役務の提供に関して，その主体である被告補助参加人の商号を一部英文字で表示しているものであるが，当該表示が本件商標と社会通念上同一のものである以上，いずれも本件役務の提供に当たり本件商標を使用したものとみることができるというべきである。
したがって，原告の上記主張は，採用できない。
カ原告は，被告が「ＮＴＴ／ＤａＴａ」を２段書きにした文字と１０個の白点を三角形状に配した図形からなる商標（別件商標）を役務の表示とともに使用した別件事件において，商標としての使用ではない旨を主張しているほか，本件審判の答弁書においても，本件商標が「統一ブランド名」すなわちグループの一員であることを示しているものであると主張しているから，甲９における「ＮＴＴデータ」との記載は，なおさらグループの一員であることを示しているにすぎず，このような主張に反する本件商標の使用に関する主張が訴訟法上の信義則に違反するものとして却下されるべきである旨を主張する。
しかしながら，別件事件は，本件とは事案を異にすることが明らかであり，当該事件において別件商標が商標としての使用ではないとの主張がされたからといって，そのことが甲９における本件商標と社会通念上同一のものの使用についての当裁判所の認定判断を左右するものではない。また，被告は，本件審判の答弁書において，甲９に記載の本件商標がＮＴＴデータ（被告補助参加人）という「統一ブランド名」を示している旨を主張しているのであって，そのことから，本件商標を商標的に使用していない旨を自認しているとまでは認めることはできない。よって，原告の上記主張は，いずれも採用できない。
２結論
以上の次第であるから，その余の点について判断するまでもなく，原告主張の取消事由は理由がなく，原告の請求は棄却されるべきものである。
知的財産高等裁判所第４部


平成２９年７月１９日判決言渡
平成２８年（行ケ）第１０２７２号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２９年５月１０日
判            決
原            告        株式会   社にく   せん
訴訟代理人弁理士        近藤   豊
被     告     株式会   社ビー   タス訴訟代理人弁護士        松   田   純   一
高垣    勲
西   村   公   芳
弁理士     飯   村   重   樹
野   田   薫   央
主            文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた裁判
特許庁が無効２０１６－８９００２７号事件について平成２８年１１月１６日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は，商標法４条１項１１号該当性の有無である。
１本件商標
被告は，次の商標（以下「本件商標」という。）の商標権者である（甲１）。
「極肉．ｃｏｍ」（標準文字）
①登録番号    第５４０６８０８号
②出願日     平成２２年１０月１日
③登録日      平成２３年４月１５日
④商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第２９類食肉及び冷凍した食肉，肉製品及び冷凍した肉製品，焼肉，ビーフステーキ，ハンバーグステーキ，ハンバーグ，もつ鍋料理用詰め合わせ材料，肉を使用したカレー・シチュー又はスープのもと，肉を使用したみそ汁のもと，肉を使用したスープ，肉を使用したみそ汁第３０類ウースターソース，グレービーソース，ケチャップソース，ホワイトソース，マヨネーズソース，焼肉のたれ，バーベキューソース，肉を使用した麺類，ぎょうざ，肉を使用したサンドイッチ，しゅうまい，肉まんじゅう，ハンバーガー，肉を使用したピザ，肉を使用したべんと
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ
第３５類食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，肉製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供
２特許庁における手続の経緯等
(1)特許庁における手続の経緯
原告は，平成２８年４月１５日付けで，特許庁に対し，本件商標は，次に掲げる原告所有の各商標（以下，順に「引用商標１」，「引用商標２」といい，併せて「引用商標」という。）と類似するため，商標法４条１項１１号に該当するとして，本件商標の指定商品中「食肉及び冷凍した食肉，肉製品及び冷凍した肉製品，焼肉，ビーフステーキ，ハンバーグステーキ，ハンバーグ，もつ鍋料理用詰め合わせ材料」及び指定役務「食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，肉製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」（以下，上記指定商品及び指定役務を併せて「本件指定商品等」という。）につき，本件商標の商標登録を無効にすることについて審判請求をした（無効２０１６－８９００２７）。特許庁は，平成２８年１１月１６日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同月２５日，原告に送達された。
(2)引用商標
ア引用商標１（甲２）
「極」
①登録番号    第４４４２６１９号
②出願日     平成１１年１０月２０日
③登録日      平成１３年１月５日
④商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
第２９類食肉
イ引用商標２（甲３）
「極」
①登録番号    第４７８２７４８号
②出願日     平成１４年６月１３日
③登録日     平成１６年７月２日
④商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第２９類肉製品，加工水産物（「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。）
３審決の理由
(1)本件商標
本件商標は，「極肉．ｃｏｍ」の文字を標準文字で表してなるところ，「．ｃｏｍ」の文字部分は，インターネット上のドメイン名の一つであって世界中で使用されているものであるから，自他商品・役務の識別標識としての機能が強いものとはいえず，「．ｃｏｍ」の前の部分である「極肉」の文字部分が，自他商品・役務の識別標識としての機能を果たすものであり，かつ，一体のものとして把握，認識されるとみるのが相当である。
これに対し，原告は，本件商標の構成のうち「肉」の文字部分は，識別力がない又は識別力が極めて弱いものであるから，引用商標との類否において，本件商標の構成のうち「極」の文字部分のみを独立して取り出し，類否判断をすることは許される旨主張する。しかしながら，指定商品及び指定役務との関係において「肉」の文字部分が自他商品・役務の識別力の弱い語であるとしても，「極肉」の文字部分は，上記のとおり，一体のものとして認識されるというべきであるから，原告の主張は採用できない。
(2)本件商標と引用商標の類否
本件商標と引用商標とを対比すると，両者は，それぞれの構成に照らし，外観上判然と区別し得る差異を有するものであるから，相紛れるおそれはない。そして，本件商標から生じる「ゴクニクドットコム」，「キョクニクドットコム」，「ゴクニク」又は「キョクニク」の称呼と，引用商標から生じる「ゴク」又は「キョク」の称呼とは，構成音数が相違し，少なくとも「ニク」の音の差異を有するから，これらの相違や差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく，相紛れるおそれはない。さらに，本件商標は，特定の観念を生じないのに対し，引用商標は，「物事の最高・最終」などの観念を生じるから，両商標は，観念上相紛れるおそれはない。そうすると，本件商標と引用商標とは，外観，称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって，本件指定商品等中の商品及び役務が，引用商標の指定商品と同一又は類似であるとしても，本件商標と引用商標とは，非類似の商標であるから，本件商標は，商標法４条１項１１号に該当しない。
第３取消事由に関する当事者の主張


原告の主張する取消事由は，本件商標と引用商標との類否判断の誤りをいうものである。上記取消事由における実質的な争点は，類否判断をする前提として，本件商標の「極肉．ｃｏｍ」のうち「極」という一部を抽出し，この文字部分のみを比較の対象として引用商標との類否を判断することができるかどうかという点である。
１原告の主張
本件指定商品等の取引者，需要者は，本件商標である「極肉．ｃｏｍ」を構成する「極肉」が，「極」の文字と「肉」の文字とを結合したものであると容易に認識できるとともに，「極肉．ｃｏｍ」を構成する「極肉」のうち「肉」の文字部分は，本件指定商品等に係る物又は役務の提供の用に供する物であると理解されるのが通常であるといえるから，自他商品・役務の識別標識として機能を有しない部分である。そのため，本件商標である「極肉．ｃｏｍ」において，強く支配的な印象を与える部分は「極」の文字部分であって，当該文字部分が本件商標の要部として識別機能を果たすというべきである。
そうすると，本件商標の要部である「極」の文字と引用商標の「極」の文字とを対比した場合には，観念上・称呼上同一の商標であり，外観においても近似したものといえるから，両商標は類似する商標である。
したがって，本件商標と引用商標とは非類似の商標であって本件商標は商標法４条１項１１号に該当しないとした審決の判断には，誤りがある。
２被告の反論
原告の主張は，本件商標から「極」の文字部分だけを抽出し得るとした上で本件商標と引用商標の類似をいうものであるから，本件商標から「極」の文字部分だけを抽出して類否判断を行うことが許されないのであれば，他は検討するまでもなく成り立つ余地がない。
この点について，審決が認定するとおり，「○○．ｃｏｍ」というドメイン名においては，「．ｃｏｍ」の文字部分は，インターネット上のトップレベル・ドメインの一つであって，世界中で使用されているものであり，他方，「．ｃｏｍ」の前の「○○」の部分は，当該ドメイン名の取得者を特定するものとして，一体的に把握，認識されるものである。しかも，「極肉」が造語であることからしても，当該部分は一体性が強いというべきであり，取引者又は需要者は，本件商標を「極」と「肉．ｃｏｍ」に分離観察することはない。そうすると，本件商標から「極」の文字部分だけを抽出して類否判断を行うことは許されないから，原告の主張は，前提を欠くものである。
したがって，本件商標と引用商標とは非類似の商標であって本件商標は商標法４条１項１１号に該当しないとした審決の判断に誤りはない。
第４当裁判所の判断
１本件商標の「極」の文字部分を類否判断の対象にすることの可否(1)商標法４条１項１１号に係る商標の類否判断に当たり，複数の構成部分を組み合わせた結合商標については，商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる場合において，その構成部分の一部を抽出し，この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは，原則として許されない。他方，商標の構成部分の一部が取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や，それ以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないと認められる場合などには，商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも，許されるものである（最一小判昭和３８年１２月５日民集１７巻１２号１６２１頁，最二小判平成５年９月１０日民集４７巻７号５００９頁，最二小判平成２０年９月８日集民２２８号５６１頁参照）。
(2)これを本件についてみると，原告が登録無効を主張する本件指定商品等との関係では，本件商標の構成のうち「肉」の文字部分は，本件指定商品等に関する物又は役務の提供の用に供する物をいうものであるから，原告の主張するとおり，それ自体を単独でみれば出所識別標識としての機能は弱いものといえる。しかしながら，本件商標は「極肉．ｃｏｍ」という文字で構成されるところ，このうち「極肉」という文字部分は，「．ｃｏｍ」という文字部分の前に位置することから，取引者又は需要者は，これをドメイン名を表示する一体のものとして理解するものと認めるのが相当である。しかも，本件商標の構成のうち「極」は「肉」を修飾する形容詞であるから，「極肉」という文字自体，文法構造上分離するのは相当ではなく，一体のものとして理解するのが自然である。のみならず，「極肉」という文字は，これ自体から特定の定着した観念を生じさせるものではなく，いわば一体となって造語を形成するものであるから，その一部のみが強く支配的な印象を与えるものとはいえない。
これらの事情の下においては，本件商標の構成のうち「極」の文字部分を抽出し，この部分だけを引用商標と比較して類否を判断することは，許されないというべきである。
したがって，原告の上記主張は，上記(1)の判例の趣旨を正解しないものであり，採用することができない。
２原告の主張に対する判断
原告は，本件商標の構成のうち「極」の文字部分を抽出して引用商標と類否判断をしなかった審決の判断には，違法があると主張する。しかしながら，結合商標の構成部分の一部を抽出し，この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは，その部分が取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や，それ以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないと認められる場合などに限り，許されるべきである。本件商標は，上記１において説示したとおり，ドメイン名としての役割上も，形容詞と名詞が結合する文法構造上も，特定の観念を必ずしも生じさせない造語としての性質上も，一体として理解されるというべきであるから，上記場合などに該当しないというべきである。その他に原告が第１準備書面及び第２準備書面で縷々主張するところを改めて検討しても，上記判断を左右するに至らない。原告の上記主張は，上記１(1)の判例の趣旨を正解しないものに帰し，採用することができない。
３まとめ
以上によれば，本件商標と引用商標とは非類似の商標であって本件商標は商標法４条１項１１号に該当しないとした審決の判断には誤りがないものと認められる。
第５結論
以上のとおり，原告の主張する取消事由には理由がなく，審決に取り消されるべき違法はない。よって，本件請求は理由がないから，これを棄却することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第１部


平成２４年１１月７日判決言渡
平成２４年(行コ)第５０号停職処分取消等請求控訴事件
主              文
１原判決中控訴人の損害賠償請求に係る部分を次のとおり変更する。(1)被控訴人は，控訴人に対し，３０万円及びこれに対する平成１８年３月３１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(2)控訴人のその余の請求を棄却する。
２前項に関する訴訟の総費用は，これを１０分し，その９を控訴人の負担とし，その余は被控訴人の負担とする。
３この判決は，第１項(1)に限り，仮に執行することができる。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
１原判決中控訴人の損害賠償請求に係る部分を取り消す。２被控訴人は，控訴人に対し，３００万円及びこれに対する平成１８年３月３１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要等
１事案の概要
本件は，東京都公立学校教員であり東京都立養護学校の教員であった控訴人が，所属校の記念式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令（以下「本件職務命令」という。）に従わず起立しなかったところ，不起立行為について東京都教育委員会（以下「都教委」という。）から平成１８年３月１３日付けで停職１月の処分（以下「本件処分」という。）を受けたため，本件職務命令は違憲，違法であり本件処分は違法であるなどとして，被控訴人に対し，本件処分の取消し及び国家賠償法１条１項に基づく損害賠償（慰謝料３００万円及びこれに対する本件処分の後の日である同月３１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払）を求めた事案である。
原判決は，控訴人の請求をすべて棄却し，控訴人は不服を申し立てたが，差戻前の控訴審判決は，控訴人の控訴を棄却した。そこで，控訴人が上告及び上告受理を申し立てたところ，上告審判決は，本件処分は懲戒権者としての裁量権の範囲を超えるものとして違法であると判断して，差戻前の控訴審判決のうち本件処分の取消請求に係る部分を破棄し，同部分につき原判決を取り消した上，本件処分を取り消し，控訴人の損害賠償請求に係る部分を破棄し，都教委の過失の有無，慰謝すべき損害の有無等について更に審理を尽くさせるためとして，同部分につき事件を当裁判所に差し戻した。差戻後の当審においては，国家賠償法１条１項に基づく損害賠償請求の当否のみが審判の対象となる。
２前提事実，争点及び争点に関する当事者の主張は，次の３及び４のとおり当審における控訴人の主張及び被控訴人の主張を付加するほか，原判決「事実及び理由」の「第２事案の概要」の１，２(4)，(5)及び３(4)，(5)に記載のとおりであるから，これを引用する。ただし，専ら原審相原告Ａに関する部分を除く。
３当審における控訴人の主張
(1)国家賠償法上の違法性及び都教委の故意・過失ア公務員が，職務上通常尽くすべき注意義務に違反したときは，国家賠償法１条１項の違法性があり，この場合，故意・過失もあるというべきであるところ，懲戒権者は，懲戒処分をするに当たっては，平等取扱原則，公正原則，比例原則（懲戒事由と処分量定の比例的合理的対応）を考慮し，自らが定めた処分基準を遵守する注意義務，実質的な二重処分を行わない注意義務を負っている。
とりわけ，君が代斉唱時の起立斉唱を命ずる職務命令は思想・信条の自由を間接的に制約する面を有することからすると，上記職務命令違反に関して懲戒処分をするに当たっては，同種の処分歴があっても漫然と累積加重して減給以上の懲戒処分を選択することは許されず，減給以上の懲戒処分を選択することの相当性を基礎付ける具体的な事情が認められる場合でないときは減給以上の懲戒処分を選択してはならない注意義務を負っている。
イ都教委は，本件が，君が代斉唱時の起立斉唱を命ずる職務命令違反の事案であることを認識しながら，漫然と累積加重して停職処分を選択したのであるから，裁量権逸脱の違法，注意義務違反は明らかである。本件は，減給以上の懲戒処分を選択することの相当性を基礎付ける具体的な事情が認められる場合でなく，このことは容易に判明する事実であるから，注意義務違反に故意・過失が存することも明らかである。都教委の「教職員の主な非行に対する標準的な処分量定」（以下「本件標準量定」という。）によれば，職務命令違反は戒告・減給相当とされており，本件処分の選択は，本件標準量定を超えている。これは，実質的には，過去の処分歴を理由に質的に異なる処分を選択したことになるから，過去の処分歴に対する二重処分に等しい。
本件職務命令違反という懲戒事由は，都教委が作出したものである。すなわち，君が代斉唱時の不起立という受動的・防衛的態度をもって処分を科すべき「非違行為」とする根拠はなかったため，都教委は，通達を発出し，校長の職務命令を一律に介在させることで，職務命令違反行為を作出した上で，非違行為を顕在化させ，処分を科した。本件処分は，不起立者をなくすとの強固な意図をもってされたのである。累積加重処分を機械的に適用することで本件標準量定を超えて停職処分を選択することは，比例原則を考慮しないということであり，注意義務に違反して違法であり，故意・過失が存する。
都教委は，体罰や他の職務命令違反の事例においては，機械的な累積加重処分を採用しておらず，本件処分は，東京都の他の処分事例と比較しても，同じ本件標準量定を適用しながら著しく過酷な処分となっていて，公正原則に反する。
本件当時，不起立のみを理由として停職処分を行ったのは，全国でも都教委のみであった。教育公務員の身分が，全国的画一的に適用される地方公務員法によって保障され，本件処分の理由が地方公務員法違反であるとすれば，地方公共団体によって処分が大きく異なることは基本的に想定されていないのであって，都教委は，他府県の動向も考慮すべきであったのに，そのような考慮をしていないことは，比例原則に反する。本件処分の時点では，不起立者に対する減給処分を裁量権の逸脱濫用に当たるとして取り消した福岡地方裁判所の判決や戒告処分を取り消した北海道人事委員会の裁決があったにもかかわらず，都教委がこれらの司法判断を無視したことは，考慮不尽に当たる。
都教委は，任免権を持つ教員に対し人格的利益の尊重義務を負っているにもかかわらず，控訴人に思想・良心，信条の変更，放棄を迫り，人格的危機を生じさせ増幅させていく効果を及ぼすような懲戒権の行使を行っているから，上記尊重義務に違反している。


停職処分は，経済的に過酷な不利益処分であるのみならず，子供や親との信頼関係を破壊し，教育を破壊する点で，戒告，減給という処分とは決定的・質的に異なる処分であり，教員の名誉・信用を破壊するものでもある。都教委がこれらの停職処分の内容，性質を十分に検討しないまま，漫然と機械的に累積加重処分をしたことは，比例原則に反する。
(2)控訴人の損害
ア控訴人は，平成１７年度から平成２１年度まで連続５年にわたって減給及び停職処分を受け続け，処分取消しによってこの間の給与が事後的に支払われるとしても，減給金額の巨額さからすれば，控訴人に与えた将来の不安は甚大であった。
イ停職処分は，期間中の収入の途絶という経済的損失の重大性もさることながら，職業人としての能力の発揮・向上の機会を奪うものとして被処分者の人格的利益の侵害をもたらすものであり，この面での損害は，給与上の不利益が回復されたとしても，償われるものではない。ウ本件職務命令は，思想・良心の自由を少なくとも間接的に制約する性質のものであり，本件職務命令を受けた公務員の思想，信条との間で強い葛藤を生じさせるものである。
現に，控訴人は，平成１６年１２月３１日，不起立による精神的ストレスから両眼眼底出血により失明の危険まで生じ，２か月間休職し，以後，大きな字しか読めなくなった。
エ停職処分は，教壇から当該教諭を完全に排除する措置であり，児童・生徒との人格的触れ合いを通じて成り立つ教育活動を強制的に中断せしめるから，教諭にとって耐え難い苦痛を与え，経済的損失にとどまらない損害を生じさせる。また，これによって，教育上も極めて好ましくない影響がある。
オ本件の累積加重処分は，懲戒免職の威嚇により起立ができない教職員を退職へと追い込んでいく実質を有する。
控訴人は，本件処分が更に加重された場合には免職のおそれがあるとの精神的苦痛を被った。
カ停職処分による重大な不利益を避けるためには，自らの教育公務員としての思想・信条の核心部分に反する行動を取ることを余儀なくさせられることに直面することになる。この点で，本件処分は，心理的侵襲作用が強烈であり，過酷，非道である。
本件処分が取り消されただけでは，控訴人は慰謝されるものではない。キ本件に顕れた一切の事情を考慮すれば，本件処分による控訴人の苦痛を慰謝するには，少なくとも３００万円を下らない。
４当審における被控訴人の主張
(1)国家賠償法上の違法性及び都教委の故意・過失ア国家賠償請求訴訟における違法性は，行政処分の効力発生要件に関する違法性とは性質を異にし，当該処分が効力発生要件適合性を欠くだけでは足らず，当該公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことをしなかったと認め得るような事情があったことを要する。また，公務員の故意・過失については，法令の解釈につき異なる見解が対立して疑義を生じており，拠るべき明確な判例学説がなく，実務上の取扱いも分かれていて，そのいずれについても一応の論拠が認められる場合において，公務員がその一方の解釈に立脚して公務を執行したときは，後にその執行が違法と判断されたからといって，直ちに公務員に過失があったとすることはできない。
イ本件の控訴人に職務命令違反があり，懲戒事由該当性が認められることは明らかである。都教委が控訴人を懲戒処分に付したことには，何ら注意義務違反も過失もない。
本件上告審判決は，卒業式等の式典における不起立行為等については，個人の歴史観ないし世界観等に起因するものであるとの特殊性があり，不起立行為等に対する懲戒において停職処分を選択するには，過去の１，２年度に数回の卒業式等における不起立行為等による懲戒処分の処分歴があることのみをもって直ちにその相当性を基礎付けるには足りず，上記の場合に比べて過去の処分歴に係る非違行為がその内容や頻度等において規律や秩序を害する程度の相応に大きいものであるなど，過去の処分歴等が停職処分による不利益の内容との権衡を勘案してもなお規律や秩序の保持等の必要性の高さを十分に基礎付けるものであることを要すると初めて判示した。
しかし，最高裁昭和５２年１２月２０日判決（民集３１巻７号１１０１頁。以下「神戸税関事件最判」という。）では，懲戒処分の処分量定において懲戒権者は過去の処分歴等を考慮することができ，懲戒処分は社会観念上著しく不合理でない限り，裁量権の範囲内の措置として適法であるとされていたのであり，本件上告審判決の以前に，都教委が，本件職務命令違反に対する懲戒処分の量定において，控訴人の過去の非違行為及び処分歴を考慮したことには，違法性も過失もない。ウ都教委は，入学式・卒業式等が学習指導要領に沿って適正に実施されるよう都教委通達を発し，都立学校を指導したものであって，これは，都立学校を管理する都教委の責務である。
当該公務員に過去に処分歴等があれば，当該公務員については「その責任を確認し，公務員関係の秩序を維持する」必要が増大するのであり，これが繰り返されれば，その必要は量的にばかりではなく，質的にも増大していくから，当該公務員に対する懲戒処分の量定が加重されたものとなるのは当然のことである。これが二重処分になるものでもない。控訴人は，本件処分の理由となった非違行為の前に，同種の非違行為を繰り返し，複数回の懲戒処分を受けており，服務事故再発防止研修も受講している。それにもかかわらず，更に非違行為を繰り返すことは，教育公務員としての自覚と責任の欠如を示すものである。また，控訴人は，自らが納得するものでない限り上司の職務上の命令に従わないとの行動を取っており，この点も，子供達に法令を含む社会的ルールを指導すべき職責を負う教育公務員としての自覚と責任の欠如を示すものである。控訴人の行為は，公務員関係の秩序を大きく破壊するものであり，本件上告審判決以前の判例状況からすれば，都教委が停職１月の懲戒処分に付したのは当然である。
本件標準量定では，具体的な処分量定は行為の態様等を考慮して行うこととなっており，都教委は，本件標準量定が示している「非違行為の態様，被害の大きさ及び司法の動向など社会的重大性の程度」等を考慮して本件処分を行った。
本件事案を体罰事案と比較することは，背景事情，態様，過去の処分の有無等が個別の事案によって異なるから，失当である。同じ職務命令違反といっても，態様等が異なる事例を比較して公正原則に反するということはできない。
地方公共団体が異なれば諸般の事情も異なり，諸般の事情のうちいかなる要素を重視するかは任命権者の裁量に任されているから，不起立教員に対する懲戒処分の内容が地方公共団体によって異なるのは当然のことであって，比例原則違反ということはできない。
本件処分当時，卒業式に関して国歌斉唱のピアノ伴奏を命ずる校長の職務命令違反に対する懲戒処分を適法とする控訴審裁判所の判断が示されており，過去の懲戒処分等により処分を加重することができることは，神戸税関事件最判で明らかとなっていた。本件処分は，司法の判断に適合するものである。


公立学校の教員は，全体の奉仕者として公共の利益のため勤務するのであるから，その職務の遂行に当たって，自己の思想・良心又は信教を優先させるべきではない。
本件処分は，公務員としての身分を奪う免職処分とは異なり，懲戒権者たる都教委に広い裁量が認められているものであって，都教委が本件処分が裁量の範囲内の措置と判断したことには，注意義務違反も過失もない。
(2)控訴人の損害
ア本件処分により控訴人が受けた経済的不利益は，本件処分の取消判決の効力によって遡って回復される。停職期間中に支給されなかった給与は遅延損害金を含めて支払済みであり，本件処分は退職手当には影響がなかった。退職共済年金も，近々更正される予定である。本件処分による経済的不利益を問題とする余地はない。イ控訴人に失明の危機が生じたというのは平成１６年１２月３１日というのであり，本件処分前のことで，本件処分による影響ではない。控訴人が本件処分を受けたこと自体により被ったという精神的苦痛は，処分が取り消されれば回復する。
ウ教員に就労請求権はなく，教員が教育活動を行うのは職務上の義務である。
本件で問題となるのは，停職１月の本件処分による損害であり，後の処分による精神的苦痛を考慮する余地はない。
第３当裁判所の判断
１本件の事実関係について
引用に係る原判決の「事実及び理由」の第２の１の前提事実，証拠（甲１９の１，４５，５３，９５，１５７，１５８，２５８，３６８，３７０，３７１，３７２，３７４，３７５，３７６，乙イ１４，１８の１・４，６９，９２，９６，９７，９８の１・４，原審及び差戻前控訴審における控訴人本人）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実を認めることができる。(1)学校教育法（平成１９年法律第９６号による改正前のもの）２０条及び学校教育法施行規則（平成１９年文部科学省令第４０号による改正前のもの）２５条の規定に基づく小学校学習指導要領（平成１０年文部省告示第１７５号。平成２０年文部科学省告示第９８号による特例の適用前のもの）は，第４章第２Ｄ(1)において，「教科」とともに教育課程を構成する「特別活動」の「学校行事」のうち「儀式的行事」の内容について，「学校生活に有意義な変化や折り目を付け，厳粛で清新な気分を味わい，新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと。」と定め，同章第３の３において，「特別活動」の「指導計画の作成と内容の取扱い」について，「入学式や卒業式などにおいては，その意義を踏まえ，国旗を掲揚するとともに，国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と定めている。また，学校教育法（平成１８年法律第８０号による改正前のもの）７３条及び学校教育法施行規則（平成１９年文部科学省令第５号による改正前のもの）７３条の１０の規定に基づく「盲学校，聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領」（平成１１年文部省告示第６１号。平成１９年文部科学省告示第４６号による改正前のもの）は，第４章において，「小学部又は中学部の特別活動の目標，内容及び指導計画の作成と内容の取扱いについては，それぞれ小学校学習指導要領第４章又は中学校学習指導要領第４章に示すものに準ずる」と定めている。
(2)都教委の教育長は，平成１５年１０月２３日付けで，東京都立高等学校及び東京都立養護学校等の各校長宛てに，「入学式，卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について（通達）」（以下「本件通達」という。）を発した。その内容は，上記各校長に対し，①学習指導要領に基づき，入学式，卒業式等を適正に実施すること，②入学式，卒業式等の実施に当たっては，式典会場の舞台壇上正面に国旗を掲揚し，教職員は式典会場の指定された席で国旗に向かって起立して国歌を斉唱し，その斉唱はピアノ伴奏等により行うなど，所定の実施方針のとおり行うものとすること，③教職員がこれらの内容に沿った校長の職務命令に従わない場合は服務上の責任を問われることを教職員に周知すること等を通達するものであった。
(3)都教委の本件通達発出後，都立学校の校長は，入学式，卒業式，周年記念式典に当たって，国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱すること（以下「起立斉唱行為」という。）を命ずる職務命令を発出するようになり，これに反して起立しないという職務命令違反が生ずることとなった。都教委は，上記職務命令違反の事案については，①当該行為は，児童・生徒にとって学校生活に有意義な変化や折り目をつけるために重要な学校行事である入学式，卒業式等の場において，公教育を担う教育公務員が，公教育の根幹である学習指導要領に基づき教育課程を適正に実施するために発せられた重要な職務命令に違反するという重大な非違行為であること，②当該行為は，入学式，卒業式等の来賓，保護者はもとより，適正に国旗・国歌指導を受けることとされている児童・生徒を目の前にして教職員が行ったものであり，教育上好ましくないこと，③当該行為は，校長が適正に卒業式等を実施するよう指導を繰り返し行い，さらに，学校設置団体の教育委員会から通達が発せられた後にも，その通達に基づいて校長が教職員に対して，適正に卒業式等を実施するよう指導を行った経過があったにもかかわらず，発生した職務命令違反行為であること，④学校も組織である以上，上司の職務上の命令に従うことは当然のことであり，当該行為は，組織人としての職務上の義務違反であることという観点から，懲戒処分を行うこととした。
都教委は，平成１５年１０月又は１１月に行われた都立学校の周年記念式典以降，入学式，卒業式又は周年記念式典において，校長から起立斉唱行為を命ずる職務命令が発されていたにもかかわらず，国歌斉唱時に起立しなかった教職員に対し，職務命令違反として，１回目は戒告，２回目は給与１月の月額１０分の１を減ずる減給，３回目は給与６月の月額１０分の１を減ずる減給，４回目は停職１月，５回目は停職３月，６回目は停職６月の各処分を行ってきた。


(4)平成１２年１２月２６日に策定され，平成１７年７月１３日に最終改正された都教委の「教職員の主な非行に対する標準的な処分量定」（本件標準量定。甲１５８）では，「処分量定の決定」として，①非違行為の態様，被害の大きさ及び司法の動向など社会的重大性の程度，②非違行為を行った職員の職責，過失の大きさ及び職務への影響など信用失墜の度合い，③日常の勤務態度及び常習性など非違行為を行った職員固有の事情の３点並びに適宜，非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとするとされ，表形式で，職務に伴う非行と公務外における非行に分け，非行の種類ごとに処分の量定が示されている。これは，あくまで標準であり，個別の事案の内容や処分の加重によっては，上記の表に掲げた処分量定以外とすることもあり得るとされているが，上記の表によれば，勤務態度不良（職務命令違反，職場離脱等）は「減給，戒告」とされている。ちなみに，欠勤に対しては「免職，停職，減給，戒告」，違法な職員団体行為（違法な行為を企て，又はその遂行を共謀し，そそのかし，若しくはあおった場合）に対しては「停職，戒告」，公物損壊，諸給与の違法支払・不適正受給，自己保管中の公金の流用等に対しては「減給，戒告」，体罰のうち常習性，複数の児童・生徒に対する重症事故等，特に悪質な場合に対しては「免職，停職」，それ以外の場合は「減給，戒告」とされている。そして，「処分量定の加重」として，過去に非違行為を行い懲戒処分を受けたにもかかわらず，再び同様の非違行為を行った場合は，量定を加重すると規定されている。
なお，「教職員の主な非行に対する標準的な処分量定」は，平成１８年４月２７日に，学校教育への重大な信用失墜となる非違行為には厳罰をもって臨む，事故種類ごとに処分程度区分の詳細化・明確化を図り，より具体的で分かりやすい内容とする，民間企業の懲戒処分の状況を調査の上，参考とするとの基本的な考え方をもって見直され，表が改定された。改定された表（甲１５７）では，性的行為・セクシュアルハラスメント等や交通事故の欄が詳細，細分化され，欠勤の欄は，無届欠勤１日又は私事欠勤５日以上が戒告，無届欠勤３日又は私事欠勤９日以上が減給，無届欠勤５日又は私事欠勤１５日以上が停職，３週間以上無届欠勤の継続が免職と細分化されるなどしたが，勤務態度不良（職務命令違反，職務専念義務違反，職場離脱を行った場合）は「減給，戒告」のままであった。(5)控訴人は，昭和５０年４月１日に東京都公立学校教員に任命され，平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日まで東京都立Ｂ養護学校に勤務し，同校小学部を担当した。同年４月にＣ養護学校（その後，Ｄ特別支援学校に名称変更）に異動し，平成２２年３月末日まで勤務し，同日，定年退職した。
控訴人は，都教委から，①平成１６年４月６日，当時の所属校である東京都立Ｅ養護学校の同年３月２４日の卒業式における国歌斉唱の際に起立斉唱行為を命ずる旨の校長の職務命令に違反して起立しなかったとして，戒告処分を受け，②同年５月２５日，上記養護学校の同年４月６日の入学式における国歌斉唱の際に起立斉唱行為を命ずる旨の校長の職務命令に違反して起立しなかったとして，給与１月の月額１０分の１を減ずる減給処分を受け，③平成１７年３月３１日，上記養護学校の同月１６日の卒業式における国歌斉唱の際に起立斉唱行為を命ずる旨の校長の職務命令に違反して起立しなかったとして，給与６月の月額１０分の１を減ずる減給処分を受けた。
さらに，控訴人は，平成１８年１月２０日，東京都立Ｂ養護学校の校長から，本件通達を踏まえ，同校の同月２５日の創立３０周年記念式典における国歌斉唱の際に起立斉唱行為を命ずる旨の職務命令（本件職務命令）を受けた。しかし，控訴人は，本件職務命令に従わず，同日に行われた同記念式典における国歌斉唱の際に起立しなかった。
都教委は，平成１８年３月１３日，控訴人に対し，控訴人は従前も職務命令違反により懲戒処分を受けてきたところ，控訴人の上記不起立行為は地方公務員法３２条及び３３条に違反し，同法２９条１項各号に該当するとして，１月の停職処分（本件処分）をした。本件処分の期間は，同月１４日から同年４月１２日までである。
(6)控訴人が起立斉唱行為を命ずる職務命令に従わなかったのは，「君が代」や「日の丸」が戦争，侵略のシンボルと思うとの，控訴人の歴史観又は世界観等において，これらが過去の我が国において果たした役割が否定的評価の対象となることなどから，起立斉唱行為をすることは自らの歴史観又は世界観等に反するもので，これをすることはできないと考えたことによる。
２本件処分の国家賠償法上の違法性


(1)本件では，不起立行為の性質，態様は，全校の児童生徒等の出席する重要な学校行事である記念式典において行われた教員による職務命令違反であり，当該行為は，その結果，影響として，学校の儀式的行事としての式典の秩序や雰囲気を一定程度損なう作用をもたらすものであって，それにより式典に参列する児童生徒への影響も伴うことは否定し難い。他方，不起立行為の動機，原因は，控訴人の歴史観又は世界観等に由来する「君が代」や「日の丸」に対する否定的評価等のゆえに，本件職務命令により求められる行為と自らの歴史観又は世界観等に由来する外部的行動とが相違することであり，個人の歴史観又は世界観等に起因するものである。また，不起立行為の性質，態様は，上記のような面がある一方で，不起立行為そのものは，積極的な妨害等の作為ではなく，物理的に式次第の遂行を妨げるものではない。そして，不起立行為の結果，影響も，上記のような面がある一方で，当該行為が当該式典の進行に具体的にどの程度の支障や混乱をもたらしたかは客観的な評価の困難な事柄であるところ，少なくとも，本件の創立３０周年記念式典では，甲４０４の４によれば，控訴人ら学級担任は児童や生徒と同一の場所で席についていたことが認められ，また，身体等の障がいのために起立することができなかった児童や生徒も相当数存在したものと推認されるのであって，控訴人が起立しなかったことにより，具体的に式典の進行に支障が生じたわけではない。(2)本件職務命令のうち本件処分の対象となった起立行為を命ずる部分は，憲法１９条に違反するものではなく，学校教育の目標や卒業式等の儀式的行事の意義，在り方等を定めた関係法令等の諸規定の趣旨に沿って，地方公務員の地位の性質及びその職務の公共性を踏まえ，生徒等への配慮を含め，教育上の行事にふさわしい秩序の確保とともに式典の円滑な進行を図るものであって（最高裁平成２３年６月６日判決・民集６５巻４号１８５５頁参照），このような観点から，その遵守を確保する必要性があるものということができ，このことに加え，不起立行為が全校の児童生徒等の出席する学校行事で行われたこと等の前記の事情によれば，本件職務命令の違反に対し，学校の規律や秩序の保持等の見地から重きに失しない範囲で懲戒処分をすることは，基本的に懲戒権者の裁量の範囲内に属する事柄ということができる。
他方，不起立行為の動機，原因や実際の影響等という(1)でみた事情によれば，不起立行為に対する懲戒において戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択することについては，本件事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要となるものといえる。そして，停職処分は，処分それ自体によって教職員の法的地位に一定の期間における職務の停止及び給与の全額の不支給という直接の職務上及び給与上の不利益が及び，将来の昇級等にも相応の影響が及ぶ上，本件通達を踏まえて毎年度２回以上の卒業式や入学式等の式典のたびに懲戒処分が累積して加重されると短期間で反復継続的に不利益が拡大していくこと等を勘案すると，上記のような考慮の下で不起立行為に対する懲戒において戒告，減給を超えて停職の処分を選択することが許容されるのは，過去の非違行為による懲戒処分等の処分歴や不起立行為の前後における態度等（以下，併せて「過去の処分歴等」という。）に鑑み，学校の規律や秩序の保持等の必要性と処分による不利益の内容との権衡の観点から当該処分を選択することの相当性を基礎付ける具体的な事情が認められる場合であることを要すると解すべきである。したがって，不起立行為に対する懲戒において停職処分を選択することについて，上記の相当性を基礎付ける具体的な事情が認められるためには，例えば過去の１，２年度に数回の卒業式等における不起立行為による懲戒処分の処分歴がある場合に，これのみをもって直ちにその相当性を基礎付けるには足りず，上記の場合に比べて過去の処分歴に係る非違行為がその内容や頻度等において規律や秩序を害する程度の相応に大きいものであるなど，過去の処分歴等が停職処分による不利益の内容との権衡を勘案してもなお規律や秩序の保持等の必要性の高さを十分に基礎付けるものであることを要する（本件の上告審判決参照）。
(3)これを本件についてみると，控訴人は，過去に懲戒処分を受けているが，過去の懲戒処分の対象は，いずれも不起立行為であって積極的に式典の進行を妨害する内容の非違行為は含まれておらず，いまだ過去２年度の３回の卒業式等に係るものにとどまり，本件の不起立行為の前後における態度において特に処分の加重を根拠付けるべき事情もうかがわれないこと等に鑑みると，控訴人について，学校の規律や秩序の保持等の必要性と処分による不利益の内容との権衡の観点から，なお停職処分を選択することの相当性を基礎付ける具体的な事情があったとは認めることができない。そうすると，過去２年度の３回の卒業式等における不起立行為による懲戒処分を受けていることのみを理由に控訴人に対する懲戒処分として停職処分を選択した都教委の判断は，停職期間の長短にかかわらず，処分の選択が重きに失するものとして社会観念上著しく妥当を欠き，上記停職処分は懲戒権者としての裁量権の範囲を超えるものとして違法である。この違法は，停職処分を取り消すべき違法であるのみならず，不起立行為の性質，実質的影響，停職処分の不利益に対する考慮が尽くされていないという意味で職務上通常尽くすべき注意義務に違反しているというべきであり，国家賠償法上も違法である。
被控訴人は，控訴人には懲戒事由該当性が認められるから，都教委が控訴人を懲戒処分に付したことには注意義務違反はないと主張するが，本件で問題となっているのは，上記のとおり，懲戒処分に付したこと自体ではなく，懲戒処分のうちでも停職処分に付したことの違法性であり，被控訴人の上記主張は理由がない。
３都教委の過失の有無について
(1)証拠（甲４１，乙イ２７）によれば，国旗及び国歌に関する法律案が審議された平成１１年の第１４５回国会（常会）では，内閣総理大臣，文部大臣，政府委員から，次の答弁がされたことが認められる。また，証拠（乙イ２７）によれば，東京都教育庁指導部は，平成１４年１１月には，「入学式や卒業式などにおける国旗掲揚及び国歌斉唱の指導に関する資料」（乙イ２７）を作成し，資料の一つとして，「国旗及び国歌に関する法律」主要国会審議状況を掲載したこと，その中には次の答弁が含まれていることが認められる。
ア国旗・国歌の法制化の意義について
「政府としては，今回の法制化に当たり，国旗の掲揚等に関し義務づけを行うことは考えておらず，したがって，国民の生活に何らの影響や変化が生ずることとはならないと考えている。」（平成１１年６月２９日内閣総理大臣）
イ国旗・国歌の法制化による，今後の学校における国旗・国歌の指導に
ついて
「法制化に伴い，学校教育における国旗・国歌の指導に関する取り扱いを変えるものではないと考えており，今後とも，各学校における適切な指導を期待するものであります。」（同日内閣総理大臣，同旨文部大臣）
ウ学校における国旗・国歌の指導と，児童・生徒の内心の自由との関係
について


「我が国の国民として，学校教育におきまして，国旗・国歌の意義を理解させ，それらを尊重する態度を育てることは極めて重要であることから，学習指導要領に基づいて，校長，教員は，児童生徒に対し国旗・国歌の指導をするものであります。このことは，児童生徒の内心にまで立ち至って強制しようとする趣旨のものでなく，あくまでも教育指導上の課題として指導を進めていくことを意味するものでございます。・・・国旗・国歌が法制化された後も，この考え方は変わるところはないと考えます。」（同年７月２１日内閣総理大臣）
「単に従わなかった，あるいは単に起立をしなかった，あるいは歌わなかったといったようなことのみをもって，何らかの不利益をこうむるようなことが学校内で行われたり，あるいは児童生徒に心理的な強制力が働くような方法でその後の指導等が行われるということはあってはな
らない」（同日政府委員）
エ国旗・国歌の指導に係る教職員の職務と内心の自由との関係について「教員は，関係の法令や上司の職務上の命令に従いまして教育指導を行わなければならないものでございまして，各学校においては，法規としての性質を有する学習指導要領を基準といたしまして，校長が教育課程を編成し，これに基づいて教員は国旗・国歌に関する指導を含め教育指導を実施するという職務上の責務を負うものでございます。・・・これ（本法案）によって国旗・国歌の指導にかかわる教員の職務上の責務について変更を加えるものではございません。」（同年８月２日文部大臣）
オ国旗・国歌の指導に関する教職員への職務命令や処分について「このような取り組みをしたにもかかわらず国旗・国歌の指導を教員に求めることが困難な場合，そういう場合につきましては，校長は，学校運営の責任者として学習指導要領の趣旨を実現するために，必要に応じ教員に対し職務命令を発することもあり得るものでございます。」（同日政府委員）
「職務命令というのは最後のことでありまして，その前に，さまざまな努力ということはしていかなきゃならないと思っています。」（同月６日文部大臣）
「職務命令を受けた教員は，これに従い，指導を行う職務上の責務を有し，これに従わなかった場合につきましては，地方公務員法に基づき懲戒処分を行うことができることとされている・・・実際の処分を行うかどうか，処分を行う場合にどの程度の処分とするかにつきましては，基本的には任命権者でございます都道府県教育委員会の裁量にゆだねられているものでございまして，任命権者である都道府県におきまして，個々の事案に応じ，問題となる行為の性質，対応，結果，影響等を総合的に考慮して適切に判断すべきものでございます。・・・なお，処分につきましては，その裁量権が乱用されることがあってはならない」（同日政府委員）
「教育の現場というのは信頼関係でございますので，・・・処分であるとかそういうものはもう本当に最終段階，万やむを得ないときというふうに考えております。このことは，国旗・国歌が法制化されたときにも全く同じ考えでございます。」（同日文部大臣）
(2)(1)で挙げた国会での答弁及び乙イ２７に掲載されたその他の答弁をみても，国旗に対する起立及び国歌斉唱には，憲法上の思想，良心の自由との関係で微妙な問題があること，すなわち「個人の歴史観ないし世界観に由来する行動（敬意の表明の拒否）と異なる外部的行動（敬意の表明の要素を含む行為）を求められることとなる限りにおいて，その者の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があること」（前示最高裁平成２３年６月６日判決）が意識されていたことが認められる。したがって，外部的行為は思想，良心の自由の問題ではないとしても，起立斉唱行為を命ずる旨の職務命令に従わず不起立行為を行った者の不起立の理由等を処分の選択に当たって考慮に入れることは要請されていたというべきである。
(3)また，本件標準量定では，「処分量定の加重」も規定されているが，これも絶対的な加重を定めたものではなく，一方で，(1)で挙げたように，国会では，教員の職務上の責務について変更は加えられないこと，処分は，問題となる行為の性質，対応，結果，影響等を総合的に考慮し適切に判断すべきこと，処分は，万やむを得ないときに行われるべきことが答弁されていたのであるから，機械的，一律的な加重は慎重であることが要請されていたということができる。特に，学校における入学，卒業といった行為は恒常的に行われており，不起立行為に対して戒告，減給から停職処分へと機械的，一律的に加重していくことは，教員が２，３年間不起立をすることにより，それだけで停職処分を受けることとなるのであり，その結果，自己の歴史観ないし世界観に忠実な教員にとっては，不利益の増大を受忍するか，自らの信条を捨てるかの選択を迫られる状況に追いやられることも考慮すべきである。
(4)本件標準量定の運用だけみても，被控訴人は，体罰事案について，体罰に至る背景事情，体罰等の態様，傷害の有無・程度，児童・生徒への影響，過去の処分等を総合的に判断し，量定を決定していると主張する（平成２４年７月２７日付け被控訴人準備書面１５頁）のであって，体罰事案では，個別の事案ごとに処分を決定し，あらかじめ，体罰の回数に応じて機械的，一律的に処分を加重していくなどとはしていないものと認められる（控訴人は，体罰事案の処分について，多くの例を示す（甲２６８から３６２中の体罰事案，甲３８６，３８７）が，被控訴人も主張するとおり，個別の事案に応じて，処分は異なっている。）。


主文
被告人を懲役２年６月に処する。
この裁判が確定した日から５年間その刑の執行を猶予する。被告人をその猶予の期間中保護観察に付する。
理由
（罪となるべき事実）
第１被告人は，平成２４年６月９日頃，大分県別府市所在の社会福祉法人甲駐車場において，Ａの占有を離れた同人らの所有に係る現金約８００円及び運転免許証等４点在中の財布（時価約５０００円相当）１個を発見したのに，これを自己のものとするため，同所から持ち去り，もって占有を離れた他人の物を横領した。
第２被告人は，平成２４年７月１３日午後４時６分頃，大分県別府市所在のスーパーマーケット乙店において，同店店長Ｂ管理に係る消臭芳香剤等４点（販売価格合計９７４円相当）を窃取した。
第３被告人は，同日時頃，同店東側駐車場において，上記第２の犯行を目撃した同店保安員Ｃ（当時５１歳）が，背後から肩に手を掛けてきたので，その手を振り払って逃げようとして，振り向きざまに右肘を突き出し，Ｃの左こめかみ付近に当てた。被告人は，Ｃの顔面ないし頭部を数回手拳で殴り，Ｃに服等をつかまれた状態で，前屈みになったＣの後頭部を数回手で殴った。さらに，被告人は，Ｃの胸部付近を膝で２回蹴り，逃げようとして，地面に両膝，両肘をついたＣを引きずった。
以上の暴行により，被告人は，Ｃに加療約７日間を要する頭部挫創，両側上肢挫傷，左膝蓋部挫傷等の傷害を負わせた。
（証拠の標目）省略
（事実認定の補足説明）
検察官は，判示第２，第３について，強盗致傷罪が成立すると主張するが，当裁判所は，窃盗罪と傷害罪に当たると認定したので，以下，補足して説明する。
１被害者の受傷状況
被害者は，本件の暴行により，後頭部に挫創を負い，３か所から出血していたほか，その両肘と左膝に挫傷を，左頬部に打撲傷を負っていた。また，右脇腹に打撲傷を負っていた。
２暴行の態様
⑴被害者の供述
被害者は，公判廷において，被告人が被害者に加えた暴行の態様について，概ね次のとおり供述した。
ア被告人の肩に手をかけ，「警備の者やけど。」と声をかけると，被告人から振り向きざまに肘打ちをされた。肘打ちは，左側のこめかみないし頬の辺りに当たった。
イ被告人と向かい合う状態になり，被告人が着ていた上着の裾をつかんで前屈みになると，被告人に後頭部や側頭部を１０回以上強く殴られた。被告人が後ずさりしたので，両膝を地面につくと，また被告人に後頭部を３～４回強く殴られた。
ウ被告人が体勢を崩して尻餅をついたので，両肘を地面につくと，その状態で被告人に引きずられ，更に被告人に拳で後頭部を１～２回強く殴られた。エその後，立ち上がりざまの被告人に頭突きをされたように感じたが，わざとかどうかはわからない。また，立ち上がった被告人に１～２回膝蹴りをされたように感じたが，これもわざとかどうかはわからない。オ上半身が浮いた状態で，うつ伏せから仰向けに体を反転させられるほど，被告人に体を振り回された。
⑵被告人の供述内容
被告人は，公判廷において，被告人が被害者に加えた暴行の態様について，概ね次のとおり供述した。
ア右肩に掛けられた被害者の手を振り払おうとして，右肘を後ろに突き出すと，その右肘が被害者に当たった。
イ被害者と向かい合った状態になり，向かってきた被害者に対し，その顔面を右手の拳で２～３回殴った。
ウ被害者は，左手で顔を守りながら向かってきた。その勢いで被害者と一緒に後ろに倒れた。すぐに立ち上がって逃げようとしたが，膝立ちになった被害者につかまれていたので，逃げることはできなかった。エ前屈みになった被害者の首から後頭部の辺りを右手の小指側の側面で３～４回強く殴った。それが，出血している位置かどうかはわからない。オ被害者が顔を上げたので，被害者の体との間に膝を入れて突き放そうとした。更に被害者の右の胸から首の辺りを２回膝蹴りした。その後，体勢を崩し，被害者に覆い被さるようにして倒れた。
カ左手に持っていた鞄を被害者につかまれていたため，逃げようとしてその鞄を左右に振り回した。被害者は引きずられ，肘と膝を地面に擦っていた。
⑶供述の信用性
検察官は，被害者の証言は十分信用できると主張するが，被害者は，被告人から突然暴行を受け，声を掛けた万引き犯に暴行を振るわれるのも初めてのことであったから，暴行の詳細を正確に記憶できていたかは疑わしい。特に，殴られた状況については目にしておらず，感覚から推測した内容を供述するにとどまっている。
被告人も，興奮していたことから，すべてを正確に記憶しているかは疑わしいものの，被害者の証言に合致しない点は信用できないという検察官の主張には賛同できない。この点，検察官は，被告人が加害者として控えめに供述していると主張するが，思い切り殴ったことを認めているほか，いきなり殴りかかった，膝蹴りをしたなどといった，被害者の証言内容よりも不利になると思われる点を明確に供述している。また，検察官は，被害者が近づいてきただけで倒れたであるとか，不意に倒れたのに左手で鞄を持ったままだったというのは不自然であるし，被告人が述べる暴行の態様は被害者が頭部から出血していることと矛盾するなどと主張するが，あわてて逃げようとして後ずさりしていたところに被害者が向かってきたために倒れることは十分にあり得る。倒れ方によっては左手で鞄を持ったままでも不自然とはいえないし，身分証などが入った鞄を奪われないように持ち続けていたという被告人の供述は納得できるものである。後頭部の出血は，アスファルトで打つなどして生じたとも考えられるなど，殴打によってのみ生じるものとはいえない。
したがって，被害者の証言のとおりの暴行を認定することには疑問が残る上，被告人の供述を排斥することもできないから，被害者の受傷状況に合致し，被告人と被害者の供述が一致している限度での暴行を認めることとし，判示第３のとおりの暴行の態様を認定した。
３強盗致傷罪の成否
強盗致傷罪が成立するためには，本件暴行が，普通なら万引き犯人の逮捕をあきらめるであろうといえる程度の暴行に当たらなければならない。被告人は，午後４時６分頃に被害者に声を掛けられ，本件暴行を加え，その後，被害者とＤに取り押さえられたが，Ｄからの依頼を受けた者が付近にいた警察官に本件の発生を知らせたのが午後４時８分頃であるから，本件暴行は長くても２分程度のものである。そして，被告人は，本件暴行を加えている間，無我夢中で逃げようとしていたものと認められ，相手を傷つけようという積極的な意思で暴行を加えたわけではない。


平成２９年６月１４日判決言渡
平成２８年（行ケ）第１００３７号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２９年４月１２日
判決
原告   ＤＩＣ株式会社
訴訟代理人弁護士塚原朋   一
訴訟代理人弁理士長谷川     芳   樹
同清水義   憲
同吉住和   之
同中塚     岳
被告   ＪＮＣ株式会社
訴訟代理人弁理士石井良   夫
同城所     宏
主文
１特許庁が無効２０１４－８００１０３号事件について平成２７年１２月２８日にした審決のうち，「特許第５１９６０７３号の請求項１ないし１７に係る発明についての特許を無効とする。」との部分を取り消す。２訴訟費用は，被告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
主文同旨
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
(1)原告は，平成２３年１２月１５日，発明の名称を「重合性化合物含有液晶組成物及びそれを使用した液晶表示素子」とする国際特許出願をし（特願２０１２－５１７０１９号。優先日は平成２２年１２月２４日，優先権主張国は日本国。），平成２５年２月１５日，特許権の設定登録を受けた（特許第５１９６０７３号。請求項の数は１７。以下「本件特許」という。）（甲２１）。
(2)被告は，平成２６年６月１６日付けで，特許庁に対し，本件特許（請求項１～１７全て）について無効審判請求をした（無効２０１４－８００１０３号事件・甲２３）。
(3)原告は，平成２７年７月６日付けで本件特許の特許請求の範囲について訂正請求をした（甲２２。以下「本件訂正」という。）。(4)特許庁は，平成２７年１２月２８日，本件訂正を認めた上，「特許第５１９６０７３号の請求項１ないし１７に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし（以下「本件審決」という。），その謄本は，平成２８年１月８日，原告に送達された。
(5)原告は，平成２８年２月５日，本件訴訟を提起した。
２特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の記載は，次のとおりである（甲２２。下線は訂正部分を示す。以下「本件発明」といい，個別に特定するときは，請求項の数字に従って「本件発明１」などという。また，本件訂正後の明細書〔甲２２添付の訂正明細書〕を「本件明細書」という。）。
「【請求項１】
第一成分として，一般式（Ｉ－１）から一般式（Ｉ－４）
【化１】
（式中，Ｒ１及びＲ２はそれぞれ独立して以下の式（Ｒ－１）から式（Ｒ－１５）【化２】
の何れかを表す。）で表される重合性化合物を一種又は二種以上含有し，第二成分として，一般式（ＩＩ）
【化３】
（式中，Ｒ３は炭素数１から１０のアルキル基を表し，Ｒ４は炭素数１から１０のアルキル基又はアルコキシル基を表し，ｍは０，１又は２を表す。）で表される化合物を１種又は２種以上含有することを特徴とする重合性化合物含有液
晶組成物であって，
一般式（ＩＶ－１）
【化８】
（式中，Ｒ３は前記Ｒ３と同じ意味を表し，Ｒ４は前記Ｒ４と同じ意味を表す。）
で表される化合物を１種又は２種以上含有し，
塩素原子で置換された液晶化合物を含有しない，
重合性化合物含有液晶組成物。
【請求項２】
第一成分として，一般式（Ｉ－１）で表される重合性化合物を含有する請求項１に記載の重合性化合物含有液晶組成物。
【請求項３】
一般式（Ｉ－１）から一般式（Ｉ－４）において，Ｒ１及びＲ２がそれぞれ独立して式（Ｒ－１）又は（Ｒ－２）である請求項１又は２に記載の重合性化合物含有液晶組成物。
【請求項４】
一般式（Ｉ－１）から一般式（Ｉ－４）において，Ｒ１及びＲ２が式（Ｒ－２）である請求項１から３のいずれか一項に記載の重合性化合物含有液晶組成物。
【請求項５】
一般式（ＩＩ）が，一般式（ＩＩ－Ａ）及び一般式（ＩＩ－Ｂ）
【化４】
（式中，Ｒ５，Ｒ６，Ｒ７及びＲ８はそれぞれ独立的に請求項１記載のＲ３と同じ意味を表す。）である請求項１から４のいずれか一項に記載の重合性化合物含有液晶組成物。
【請求項６】
第三成分として，一般式（ＩＩＩ）
【化５】
（式中，Ｒ９は請求項１記載のＲ３と同じ意味を表し，Ｒ１０は請求項１記載のＲ４と同じ意味を表す。）で表される化合物を１種又は２種以上含有する請求項１から５のいずれか一項に記載の重合性化合物含有液晶組成物。
【請求項７】
一般式（ＩＩＩ）が，一般式（ＩＩＩ－Ａ）
【化６】
（式中，Ｒ１１及びＲ１２はそれぞれ独立的に請求項１記載のＲ３と同じ意味を表す。）である請求項６に記載の重合性化合物含有液晶組成物。
【請求項８】
一般式（ＩＶ－３）から一般式（ＩＶ－４）
【化９】
（式中，Ｒ３は請求項１記載のＲ３と同じ意味を表し，Ｒ４は請求項１記載のＲ４と同じ意味を表す。）で表される化合物を１種又は２種以上含有する請求項１から７のいずれか一項に記載の重合性化合物含有液晶組成物。
【請求項９】
一般式（Ｉ－１）から一般式（Ｉ－４）で表される化合物の含有量が０．０１質量％から２．０質量％である請求項１から８のいずれか一項に記載の重合性化合物含有液晶組成物。
【請求項１０】


一般式（ＩＩ）で表される化合物の含有量が５質量％から３５質量％である請求項１から９のいずれか一項に記載の重合性化合物含有液晶組成物。
【請求項１１】
一般式（ＩＩＩ）で表される化合物の含有量が５質量％から３５質量％である請求項１から１０のいずれか一項に記載の重合性化合物含有液晶組成物。
【請求項１２】
一般式（Ｉ－１）で表される重合性化合物及び一般式（ＩＩ－Ａ）及び（ＩＩ－Ｂ）及び一般式（ＩＩＩ－Ａ）で表される化合物を同時に含有する請求項１から１１のいずれか一項に記載の重合性化合物含有液晶組成物。
【請求項１３】
２５℃における誘電率異方性Δεが－６．０から－２．０の範囲であり，２５℃における屈折率異方性Δｎが０．０８から０．１３の範囲であり，２０℃における粘度（η）が１０から３０ｍＰａ・ｓの範囲であり，ネマチック相－等方性液体相転移温度（Ｔｎｉ）が６０℃から１２０℃の範囲である請求項１から１２のいずれか一項に記載の重合性化合物含有液晶組成物。
【請求項１４】
請求項１から１３のいずれか一項に記載の重合性化合物含有液晶組成物を用いたことを特徴とする液晶表示素子。
【請求項１５】
アクティブマトリックス駆動である請求項１４に記載の液晶表示素子。
【請求項１６】
ＰＳＡモード又はＰＳＶＡモードである請求項１４又は１５に記載の液晶表示素子。
【請求項１７】
プレチルト角が８５から８９．９度である請求項１４から１６のいずれか一項に記載の液晶表示素子。」
３本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりである。要するに，本件発明は，いずれも甲１（国際公開第２０１０／０８４８２３号）に記載された発明（甲１発明Ａ又はＢ）と同一である（相違点は実質的な相違点ではない）から，本件特許はいずれも新規性欠如（特許法２９条１項３号）により無効とすべきというものである。
(2)本件審決が認定した引用発明，本件発明と引用発明との一致点及び相違点は，以下のとおりである。
ア引用発明
(ｱ)甲１発明Ａ
「第一成分として「式（１－７－１）」で表される化合物及び「式（１－３－１）」又は「式（１－６－１）」で表される化合物あるいはそれらの混合物などの式（１）で表される化合物の群から選択された少なくとも
１つの化合物又は混合物，
第二成分として「式（２－１）」ないし「式（２－６）」のいずれかで表される化合物又はそれらの混合物などの式（２）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物又は混合物，及び第三成分として「式（３－３－１）」又は「式（３－４－１）」で表される化合物などの式（３）で表される化合物の群から選択された少なくと
も１つの化合物を含有し，
第三成分を除く液晶組成物の重量に基づいて，第一成分の割合が１０重量％から６０重量％の範囲であり，第二成分の割合が５重量％から５０重量％の範囲であり，そして第三成分を除く液晶組成物１００重量部に対して，第三成分の割合が０．０５重量部から１０重量部の範囲であり，そしてネマチック相の上限温度が７０℃以上であり，波長５８９ｎｍにおける光学異方性（２５℃）が０．０８以上であり，そして周波数１ｋＨｚにおける誘電率異方性（２５℃）が－２以下である液晶組成物。ここで，Ｒ１およびＲ２は独立して，炭素数１から１２のアルキル，炭素数１から１２のアルコキシ，炭素数２から１２のアルケニル，または任意の水素がフッ素で置き換えられた炭素数２から１２のアルケニルである。
ここで，Ｒ３およびＲ４は独立して，炭素数１から１２のアルキル，炭素数１から１２のアルコキシ，炭素数２から１２のアルケニル，または任意の水素がフッ素で置き換えられた炭素数２から１２のアルケニルである。
ここで，Ｒ５およびＲ６は独立して，炭素数１から１２のアルキル，炭素数１から１２のアルコキシ，炭素数２から１２のアルケニル，または任意の水素がフッ素で置き換えられた炭素数２から１２のアルケニル，アクリレート，メタクリレート，ビニルオキシ，プロペニルエーテル，オキシラン，オキセタン，またはビニルケトンであり，少なくとも１つのＲ５およびＲ６はアクリレート，メタクリレート，ビニルオキシ，プロペニルエーテル，オキシラン，オキセタン，またはビニルケトンであり；Ｚ２およびＺ３は独立して，単結合，炭素数１から１２のアルキレン，または任意の－ＣＨ２－が－Ｏ－で置き換えられた炭素数１から１２のアルキレンである。」
(ｲ)甲１発明Ｂ
「甲１発明Ａの液晶組成物を含有するＰＳＡ動作モードのアクティブマトリックス駆動方式の液晶表示素子。」
（以下，甲１発明Ａ及びＢを併せて「甲１発明」という。）
イ本件発明と甲１発明Ａとの対比
（一致点）
「第一成分として，一般式（Ｉ－１）から一般式（Ｉ－４）
【化１】
（式中，Ｒ１及びＲ２はそれぞれ独立して以下の式（Ｒ－１）から式（Ｒ－１５）
【化２】
の何れかを表す。）で表される重合性化合物を一種又は二種以上含有し，第二成分として，一般式（ＩＩ）
【化３】
（式中，Ｒ３は炭素数１から１０のアルキル基を表し，Ｒ４は炭素数１から１０のアルキル基又はアルコキシル基を表し，ｍは０，１又は２を表す。）で表される化合物を１種又は２種以上含有することを特徴とする重合性化
合物含有液晶組成物であって，
一般式（ＩＶ－１）
【化８】
（式中，Ｒ
３は前記Ｒ
３と同じ意味を表し，Ｒ
４は前記Ｒ
４と同じ意味を表す。）
で表される化合物を１種又は２種以上含有」する「重合性化合物含有液晶組成物。」
（相違点１）


「重合性化合物」につき，本件発明１では，「第一成分として，一般式
（Ｉ－１）から一般式（Ｉ－４）
【化１】（式は省略）
（式中，Ｒ１及びＲ２はそれぞれ独立して以下の式（Ｒ－１）から式（Ｒ－１５）
【化２】（式は省略）
の何れかを表す。）で表される重合性化合物」であるのに対して，甲１発明Ａでは，「第三成分として「式（３－３－１）」又は「式（３－４－１）」で表される化合物などの式（３）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物」である点
（相違点２）
本件発明１では，「一般式（ＩＩ）
【化３】（式は省略）
（式中，Ｒ３は炭素数１から１０のアルキル基を表し，Ｒ４は炭素数１から１０のアルキル基又はアルコキシル基を表し，ｍは０，１又は２を表す。）で表される化合物を１種又は２種以上」であるのに対して，甲１発明Ａでは，「第一成分として「式（１－７－１）」で表される化合物及び「式（１－３－１）」又は「式（１－６－１）」で表される化合物あるいはそれらの混合物などの式（１）で表される化合物の群から選択された少なくとも
１つの化合物又は混合物」である点
（相違点３）
本件発明１では，「一般式（ＩＶ－１）
【化８】（式は省略）
（式中，Ｒ
３は前記Ｒ
３と同じ意味を表し，Ｒ
４は前記Ｒ
４と同じ意味を表す。）
で表される化合物を１種又は２種以上」であるのに対して，甲１発明Ａでは，「第二成分として「式（２－１）」ないし「式（２－６）」のいずれかで表される化合物又はそれらの混合物などの式（２）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物又は混合物」である点
（相違点４）
本件発明１では，「塩素原子で置換された液晶化合物を含有しない」のに対して，甲１発明Ａでは，「塩素原子で置換された液晶化合物」を含有
するか否か特定されていない点
ウ本件発明２及び５と甲１発明Ａとの対比
（相違点１～４）
前記イと同じ
エ本件発明３及び４と甲１発明Ａとの対比
（相違点１～４）
前記イと同じ
（相違点５）
本件発明３では，「一般式（Ｉ－１）から一般式（Ｉ－４）において，Ｒ１及びＲ２がそれぞれ独立して式（Ｒ－１）又は（Ｒ－２）である」，本件発明４では，「一般式（Ｉ－１）から一般式（Ｉ－４）において，Ｒ１及びＲ２が式（Ｒ－２）である」であるのに対して，甲１発明Ａでは，「「式（３－３－１）」又は「式（３－４－１）」で表される化合物などの式（３）
で表される化合物」である点
オ本件発明６及び７と甲１発明Ａとの対比
（相違点１～４）
前記イと同じ
（相違点６）
本件発明６では，「第三成分として，一般式（ＩＩＩ）…で表される化合物を１種又は２種以上含有する」及び本件発明７では，「一般式（ＩＩＩ）が，一般式（ＩＩＩ－Ａ）…である」であるのに対して，甲１発明Ａでは，「第一成分として「式（１－７－１）」で表される化合物及び「式（１－３－１）」又は「式（１－６－１）」で表される化合物あるいはそれらの混合物などの式（１）で表される化合物の群から選択された少なく
とも１つの化合物又は混合物」である点
カ本件発明８と甲１発明Ａとの対比
（相違点１～４）
前記イと同じ
（相違点７）
本件発明８では「一般式（ＩＶ－３）から一般式（ＩＶ－４）・・で表される化合物を１種又は２種以上含有する」のに対して，甲１発明Ａでは，「第二成分として「式（２－１）」ないし「式（２－６）」のいずれかで表される化合物又はそれらの混合物などの式（２）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物又は混合物」を含有する点
キ本件発明９と甲１発明Ａとの対比
（相違点１～４）
前記イと同じ
ク本件発明１０及び１１と甲１発明Ａとの対比
（相違点１～４）
前記イと同じ
（相違点８）
本件発明１０では，「一般式（ＩＩ）で表される化合物の含有量が５質量％から３５質量％である」又は本件発明１１では，「一般式（ＩＩＩ）で表される化合物の含有量が５質量％から３５質量％である」のに対して，甲１発明Ａでは，「第一成分として「式（１－７－１）」で表される化合物及び「式（１－３－１）」又は「式（１－６－１）」で表される化合物あるいはそれらの混合物などの式（１－１）で表される化合物などの式（１）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物又は混合物」である「第一成分の割合が」「第三成分を除く液晶組成物の重量に基づい
て」「１０重量％から６０重量％の範囲であ」る点
ケ本件発明１２と甲１発明Ａとの対比
（相違点１～４）
前記イと同じ
（相違点９）
本件発明１２では，「一般式（Ｉ－１）で表される重合性化合物及び一般式（ＩＩ－Ａ）及び（ＩＩ－Ｂ）及び一般式（ＩＩＩ－Ａ）で表される化合物を同時に含有する」のに対して，甲１発明Ａでは，上記各成分を「同
時に」含有することにつき特定されていない点
コ本件発明１３と甲１発明Ａとの対比
（相違点１～４）
前記イと同じ
（相違点１０）
本件発明１３では，「（液晶組成物の）２０℃における粘度（η）が１０から３０ｍＰａ・ｓの範囲であ」るのに対して，甲１発明Ａでは，液晶
組成物の粘度につき特定されていない点
サ本件発明１４ないし１６と甲１発明Ｂとの対比


（相違点１１）
本件発明１４ないし１６では，「請求項１から１３のいずれか一項に記載の重合性化合物含有液晶組成物を用いた」のに対して，甲１発明Ｂでは，
「甲１発明Ａの液晶組成物を含有する」点
シ本件発明１７と甲１発明Ｂとの対比
（相違点１１）
前記サと同じ
（相違点１２）
本件発明１７では，「プレチルト角が８５から８９．９度である」のに対して，甲１発明Ｂでは，「プレチルト角」につき特定されていない点
４取消事由
原告は，特許法２９条１項３号に係る認定判断の誤りを主張する。具体的には，引用発明の認定，一致点の認定，特許性の有無に関する相違点の評価とそれに関する法令解釈をそれぞれ争っている（なお，原告は，当初，一致点の認定，特許性の有無に関する相違点の評価とそれに関する法令解釈の誤り〔取消事由１～３〕のみを主張しており，引用発明の認定を争うか否かについては態度を明確にしていなかったが，後に「取消事由Ａ」として引用発明の認定についても争うことを明らかにした。本判決における表記も，便宜上，原告の表記に倣うこととする。）。
第３取消事由に関する原告の主張
１引用発明認定の誤り（取消事由Ａ）
「第一成分として「式（１－７－１）」で表される化合物及び「式（１－３－１）」又は「式（１－６－１）」で表される化合物あるいはそれらの混合物」，「第二成分として「式（２－１）」ないし「式（２－６）」のいずれかで表される化合物又はそれらの混合物」，「第三成分として「式（３－３－１）」または「式（３－４－１）」で表される化合物」は，甲１に記載された事項ではなく，甲１に記載されているに等しい事項でもない。
したがって，仮に，引用発明特定事項の記載から理解される甲１発明Ａが，「第一成分として「式（１－７－１）」で表される化合物及び「式（１－３－１）」又は「式（１－６－１）」で表される化合物あるいはそれらの混合物」，「第二成分として「式（２－１）」ないし「式（２－６）」のいずれかで表される化合物又はそれらの混合物」，あるいは「第三成分として「式（３－３－１）」又は「式（３－４－１）」で表される化合物」を含有する液晶組成物の発明であるとするならば，本件審決には，引用発明の認定を誤った違法（取消事由Ａ）がある。
２一致点認定の誤り（取消事由１）
(1)本件発明１と，本件審決の引用発明特定事項が意味するとおりの甲１発明Ａを対比しても，両者は「重合性化合物含有液晶組成物」である点で一致するにすぎない。すなわち，本件発明１の第一成分は，「一般式（Ⅰ－１）から一般式（Ⅰ－４）…で表される重合性化合物を一種又は二種以上」（以下，本件発明１の「一般式（Ⅰ－１）から一般式（Ⅰ－４）…で表される重合性化合物を一種又は二種以上」，「一般式（ⅠⅠ）…で表される化合物を１種又は２種以上」及び「一般式（ⅠⅤ－１）…で表される化合物を１種又は２種以上」を，それぞれ，「重合性化合物（Ⅰ－１）等」，「化合物（ⅠⅠ）」及び「化合物（ⅠⅤ－１）」ということがある。）であり，本件審決で認定されている甲１発明Ａの第三成分は，「…式（３）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物」であるから，甲１発明Ａの「式（３）」の概念それ自体が本件発明１の「一般式（Ⅰ－１）から一般式（Ⅰ－４）」の概念を包含するとしても，甲１発明Ａにおける「…式（３）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物」が，本件発明１における「一般式（Ⅰ－１）から一般式（１－４）…で表される重合性化合物」一種又は二種以上を包含するとはいえない。甲１発明Ａの「式（１）」及び「式（２）」についても同様である。


したがって，本件審決はそもそも大前提に誤りがある。(2)甲１の記載に接した当業者は，「…式（３）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物」の意味が，「ＭＡＣ－Ｂ（２Ｆ）Ｂ－ＭＡＣ」（【０１１８】）等の意味と当然に同じであるとは理解しない。本件発明１の「一般式（Ⅰ－１）から一般式（Ⅰ－４）…で表される重合性化合物を一種又は二種以上」は，「液晶化合物（化合物（ⅠⅠ））との相溶性に優れ，低い温度で析出しない」だけでなく「液晶化合物（化合物（ⅠⅠ））の安定な配向制御（表示ムラ等が少ない）」のための技術的手段である。これに対し，式（３）の記載から理解される化合物の群は，化学構造の異なる多数の化合物の群（共通する化学構造すら有さない化合物を含んでいる。）であるが，それらに共通する特性については甲１に記載がなく，化学構造から，それらの化合物が重合させるための技術的手段であることがわかるにすぎない。しかも，「…式（３）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物」が，ＭＡＣ－ＢＢ－ＭＡＣ（本件特許の発明の詳細な説明に記載された比較例１の重合性化合物含有液晶組成物に含まれる重合性化合物に相当）のような「液晶化合物（化合物（ⅠⅠ））との相溶性に優れず低い温度で析出」するものや，「液晶化合物（化合物（ⅠⅠ））の安定な配向制御（表示ムラ等が少ない）」ができないものであってよい以上，「…式（３）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物」それ自体は，本件発明１でいう「液晶化合物（化合物（ⅠⅠ））との相溶性に優れ，低い温度で析出しない」，「液晶化合物（化合物（ⅠⅠ））の安定な配向制御（表示ムラ等が少ない）」のための技術的手段とはいえない。そうすると，甲１発明Ａの「…式（３）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物」は，本件発明１の「一般式（Ⅰ－１）から一般式（Ⅰ－４）…で表される重合性化合物を一種又は二種以上」に相当しない。同様に，甲１発明Ａの「…式（１）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物…」は誘電率異方性を上げるための技術的手段であるから，「重合性化合物（Ⅰ－１）等との相溶性に優れ，低い温度で析出しない」，「重合性化合物（Ⅰ－１）等による安定な配向制御（表示ムラ等が少ない）」及び「表示不良を生じない」のための技術的手段である本件発明１の「一般式（ⅠⅠ）…で表される化合物を１種又は２種以上」に相当しない。
また，甲１発明Ａの「…式（２）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物…」の一部は粘度を下げる技術的手段であり，別の一部は上限温度を上げる技術的手段であるから，「表示不良を生じない」のための技術的手段である本件発明１の「一般式（ⅠⅤ－１）…で表される化合物を１種又は２種以上」に相当しない。
そして，甲１には，甲１発明Ａが「塩素原子で置換された液晶化合物を含有しない」ことについて記載がない。
そうすると，本件発明１と甲１発明Ａとは，やはり「重合性化合物含有液晶組成物」である点で一致するにすぎない。
したがって，本件審決の一致点の認定は誤りである（なお，本件審決が認定した一致点は，本件審決が認定した相違点１ないし４とも整合しない。）。(3)以上のとおり，本件審決には，一致点の認定を誤った違法（取消事由１）がある。
３特許法２９条１項の法令解釈の誤り（取消事由２）(1)本件発明１と甲１発明Ａは，本件審決が認定するとおり，相違点１ないし４において相違する。
そして，これらの相違点は，いずれも，表現上の相違であるとか，同じ課題を解決する手段でありしかも周知技術の転換等であって効果の差異もない，といった一応の相違点ではなく，実質的な相違点である。すなわち，「広い温度範囲で析出しない，低い粘度，及び表示不良を生じない」の同時解決を課題とする本件発明１の，「液晶化合物（化合物（ⅠⅠ））との相溶性に優れ，低い温度で析出しない」，「液晶化合物（化合物（ⅠⅠ））の安定な配向制御（表示ムラ等が少ない）」のための技術的手段である「一般式（Ⅰ－１）から一般式（Ⅰ－４）…で表される重合性化合物を一種又は二種以上」という構成と，上記３点の特性以外の特性を含む様々な特性のうち「少なくとも一つの特性を充足する液晶組成物」，「少なくとも２つの特性に関して適切なバランスをとる液晶組成物」を課題とする甲１発明Ａの，せいぜい化合物を重合させるための技術的手段にすぎない「「式（３－３－１）」又は「式（３－４－１）」で表される化合物などの式（３）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物」という構成は，互いに異なる課題を解決するための異なる技術的手段であるから，本件審決が認定した相違点１は，表現上の相違であるとか，同じ課題を解決する手段でありしかも周知技術の転換等であって効果の差異もない，といった一応の相違点ではなく，実質的な相違点である。
同様に，相違点２及び３も，実質的な相違点である。
また，引用発明特定事項では，「塩素原子で置換された液晶化合物」を含有するか否か特定されていないが，引用発明特定事項の記載から理解される甲１発明Ａ全体（それ自体）は，塩素原子で置換された液晶化合物を含有していてもよく，当然に「塩素原子で置換された液晶化合物を含有しない」というものではないから，本件発明１と甲１発明Ａの相違点４は，表現上の相違点ではない。
そして，「広い温度範囲で析出しない，低い粘度，及び表示不良を生じない」の同時解決を課題とする本件発明１の，「表示不良を生じない」ための技術的手段である「塩素原子で置換された液晶化合物を含有しない」と，「少なくとも一つの特性を充足する液晶組成物」，「少なくとも２つの特性に関して適切なバランスをとる液晶組成物」を課題とする甲１発明Ａの「「塩素原子で置換された液晶化合物」を含有するか否か特定されていない」は，互いに異なる課題を解決するための異なる技術的手段であるから，相違点４は，実質的な相違点である。
(2)ところが，本件審決は，上記のとおり実質的な相違点であるはずの相違点１ないし４をいずれもそうでないと判断した。


これは，特許法２９条１項の「次に掲げる発明を除き」を「次に掲げる発明及び当該発明との相違点に選択による格別な技術的意義がない発明を除き」と不当に拡大解釈し（同項の文理解釈・論理解釈からそのような解釈は導き出されない。），「特許発明と刊行物に記載された発明との相違点に選択による格別な技術的意義がなければ，当該相違点は実質的な相違点ではない」との誤った大前提によって結論を導いたものにほかならない。かかる大前提自体が誤りである以上，相違点１ないし４に格別な技術的意義があるか否かに関係なく，本件審決の結論が論理的に正しいといえないことは明らかである。
(3)したがって，本件審決には，特許法２９条１項の法令解釈を誤った違法（取消事由２）がある。
４特許性の有無に関する相違点の評価の誤り（取消事由３）仮に，本件審決の大前提（特許法２９条１項の法令解釈）が正しいとして，相違点１ないし４について検討してみても，次のとおり，相違点１ないし４には格別な技術的意義があるから，これらの相違点が実質的な相違点であるという結論に変わりはない。
(1)相違点１について
本件審決の認定した相違点１は，「「重合性化合物」につき，本件発明１では，「第一成分として，一般式（Ⅰ－１）から一般式（Ⅰ－４）…で表される重合性化合物」であるのに対して，甲１発明Ａでは，「第三成分として「式（３－３－１）」又は「式（３－４－１）」で表される化合物などの式（３）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物」である点」である。
そして，当業者は，甲１に，「さらに好ましい化合物（３）は，化合物（３－２－１），化合物（３－３－１），化合物（３－４－１），化合物（３－５－１），化合物（３－６－１），化合物（３－７－１），化合物（３－８－１），化合物（３－９－１），化合物（３－１０－１），化合物（３－１１－１），および化合物（３－１９－１）である」と記載され，ＭＡＣ－Ｂ（２Ｆ）Ｂ－ＭＡＣ（３－３－１）やＡＣ－Ｂ（Ｆ）－ＡＣ（３－４－１）等を含有する液晶組成物が例示されていても，「第三成分として「式（３－３－１）」又は「式（３－４－１）」で表される化合物などの式（３）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物」として，化合物（３－３－１）であるＭＡＣ－Ｂ（２Ｆ）Ｂ－ＭＡＣや化合物（３－４－１）であるＡＣ－Ｂ（Ｆ）－ＡＣを採用することはない。
すなわち，甲１のどこにも，「広い温度範囲で析出しない，低い粘度，及び表示不良を生じない」の同時解決という課題について記載がなく，さらに，本件発明１の重合性化合物（Ⅰ－１）等は，「液晶化合物（化合物（ⅠⅠ））との相溶性に優れ，低い温度で析出しない」及び「液晶化合物（化合物（ⅠⅠ））の安定な配向制御（表示ムラ等が少ない）」という技術的意義を有するものであるのに対して，甲１には，第三成分である「式（３）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物」の技術的意義について全く記載がない。してみれば，甲１の記載に接した当業者は，「広い温度範囲で析出しない，低い粘度，及び表示不良を生じない」の同時解決のために甲１発明Ａに着目することはそもそもないし，当然実施例１８の液晶組成物に含有される３－Ｈ１ＯＢ（２Ｆ，３Ｆ）－Ｏ２等の混合物との「相溶性に優れ，低い温度で析出しない」及び当該混合物の「安定な配向制御」のための成分化合物として，甲１発明Ａの第一から第三成分のうちの第三成分である「式（３）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物」に着目し，その中からＭＡＣ－Ｂ（２Ｆ）Ｂ－ＭＡＣやＡＣ－Ｂ（Ｆ）Ｂ－ＡＣを採用することも当業者には全く思い付かないことである。それどころか，甲１によれば，ＭＡＣ－Ｂ（２Ｆ）Ｂ－ＭＡＣを含有する実施例５の液晶組成物やＡＣ－Ｂ（Ｆ）Ｂ－ＡＣを含有する実施例７の液晶組成物のネマチック相の下限温度（Ｔｃ）は－２０℃であるのに対し，ＭＡＣ－ＢＢ（２Ｆ，５Ｆ）Ｂ－ＭＡＣを含有する実施例２１の液晶組成物のそれは－３０℃であるから，仮にネマチック相の下限温度を下げようとするならば，当業者は，ＭＡＣ－ＢＢ（２Ｆ，５Ｆ）Ｂ－ＭＡＣを採用するのであって，ＭＡＣ－Ｂ（２Ｆ）Ｂ－ＭＡＣやＡＣ－Ｂ（Ｆ）Ｂ－ＡＣを採用することはない。
したがって，本件審決の「甲１発明Ａにおいて，「第三成分として，本件発明における「式（Ⅰ－１）」又は「式（Ⅰ－２）に相当する「式（３－３－１）」又は「式（３－４－１）」で表される化合物を使用することは，単なる選択を行ったにすぎないものと認められる。」は誤りである。本件特許の優先日当時の当業者は，本件審決作成時の審判官合議体が本件発明１の内容を知った後，式（３）で表される化合物の多くの例から意図的に採用した「式（３－３－１）」又は「式（３－４－１）」で表される化合物」を採用することはない。


さらに，甲１には，「「式（３－３－１）」又は「式（３－４－１）」で表される化合物」を例とする「式（３）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物」の技術的意義は記載されていない。そうすると，相違点１には格別の技術的意義があるといえ，本件発明１は甲１発明Ａと比較して，「上記重合性化合物の種別選択により，特段の効果を奏しているということ」ができるから，本件審決の「本件発明が，上記重合性化合物の種別選択により，特段の効果を奏しているということはできない。したがって，甲１発明Ａにおいて，第三成分として，「式（３－３－１）」又は「式（３－４－１）」で表される化合物を選択使用することに格別な技術的意義が存するものとは認められず，上記相違点１については，実質的な相違点であるものとはいえない。」は誤りである。
(2)相違点２及び３について
本件審決の認定した相違点２は，「本件発明１では，「一般式（ⅠⅠ）…で表される化合物を１種又は２種以上」であるのに対して，甲１発明Ａでは，「第一成分として「「式（１－７－１）」で表される化合物及び「式（１－３－１）」又は「式（１－６－１）」で表される化合物あるいはそれらの混合物」などの式（１）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物又は混合物」である点」であり，相違点３は，「本件発明１では，「一般式（ⅠⅤ－１）…で表される化合物を１種又は２種以上」であるのに対して，甲１発明Ａでは，「第二成分として「式（２－１）」ないし「式（２－６）」のいずれかで表される化合物又はそれらの混合物などの式（２）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物又は混合物」である点」である。
当業者は，甲１に，「さらに好ましい化合物（１）は，化合物（１－１－１），化合物（１－３－１），化合物（１－４－１），化合物（１－６－１），化合物（１－７－１）である」と記載され，３－Ｈ１ＯＢ（２Ｆ，３Ｆ）－Ｏ２（１－３－１）等を含有する液晶組成物が例示され，また，第二成分として「式（２－１）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物」と記載され，３－ＨＨ－４（２－１－１）等の混合物を含有する液晶組成物が例示されていても，３－Ｈ１ＯＢ（２Ｆ，３Ｆ）－Ｏ２等の混合物及び３－ＨＨ－４等の混合物を採用することはない。すなわち，甲１のどこにも，「広い温度範囲で析出しない，低い粘度，及び表示不良を生じない」の同時解決という課題について記載がなく，さらに，本件発明１の化合物（ⅠⅠ）は，「重合性化合物（Ⅰ－１）等との相溶性に優れ，低い温度で析出しない」，「重合性化合物（Ⅰ－１）等による安定な配向制御（表示ムラ等が少ない）」及びアルケニル基を有さないことによる「表示不良を生じない」という技術的意義を有し，また，本件発明１のアルケニル基を有さない化合物（ⅠⅤ－１）は，「表示不良を生じない」という技術的意義を有するものであるが，甲１には，第一成分である「式（１）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物」に関し，第三成分である「式（３）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物」との相溶性及びこれによる配向制御については記載がなく，また，第一成分である「式（１）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物」及び第二成分である「式（２）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物」と表示不良との関係についても全く記載がない。
してみれば，甲１の記載に接した当業者は，「広い温度範囲で析出しない，低い粘度，及び表示不良を生じない」の同時解決のために甲１発明Ａに着目することはそもそもないし，当然実施例５の液晶組成物に含有されるＭＡＣ－Ｂ（２Ｆ）Ｂ－ＭＡＣ等との「相溶性に優れ，低い温度で析出せず」，これらによる「安定な配向制御」を受け，そしてアルケニル基を有さないことによる「表示不良を生じない」成分化合物として，甲１発明Ａの第一から第三成分のうちの第一成分である「式（１）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物」に着目して，その中から３－Ｈ１ＯＢ（２Ｆ，３Ｆ）－Ｏ２等の混合物等を採用したり，また「表示不良を生じない」成分化合物として，甲１発明Ａの第一から第三成分のうちの第二成分である「式（２）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物」に着目して，その中から３－ＨＨ－４等を採用することも当業者には全く思い付かないことである。


それどころか，甲１には，第一成分である「式（１）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物」について，「特に好ましい化合物（１）は，化合物（１－１－１），化合物（１－４－１），…である。」（【００７２】）と記載されているところ，甲１によれば，３－Ｈ１ＯＢ（２Ｆ，３Ｆ）－Ｏ２等の混合物を含有する実施例１８の液晶組成物等のネマチック相の下限温度（Ｔｃ）が－２０℃であるのに対し，化合物（１－１－１）であるＶ－ＨＢ（２Ｆ，３Ｆ）－Ｏ２と，化合物（１－４－１）である５－ＨＨＢ（２Ｆ，３Ｆ）－Ｏ２，Ｖ－ＨＨＢ（２Ｆ，３Ｆ）－Ｏ２及びＶ－ＨＨＢ（２Ｆ，３Ｆ）－Ｏ４の混合物を含有する実施例２１の液晶組成物のそれは－３０℃であるから，仮にネマチック相の下限温度を下げようとするならば，当業者は，化合物（１－１－１）であるＶ－ＨＢ（２Ｆ，３Ｆ）－Ｏ２と，化合物（１－４－１）である５－ＨＨＢ（２Ｆ，３Ｆ）－Ｏ２，Ｖ－ＨＨＢ（２Ｆ，３Ｆ）－Ｏ２，Ｖ－ＨＨＢ（２Ｆ，３Ｆ）－Ｏ４の混合物を採用するのであって，３－Ｈ１ＯＢ（２Ｆ，３Ｆ）－Ｏ２等の混合物を採用することはない。
また，甲１には，「好ましいＲ３またはＲ４は，…，下限温度を下げるために炭素数２から１２のアルケニルである。」（【００５２】）と記載され，実際甲１によれば，３－ＨＨ－４，３－ＨＨＥＨ－３，３－ＨＨＥＨ－５，４－ＨＨＥＨ－３，４－ＨＨＥＨ－５の混合物を含有する実施例５の液晶組成物等のネマチック相の下限温度（Ｔｃ）が－２０℃であるのに対し，Ｖ－ＨＨ－５，１Ｖ２－ＢＢ－１，Ｖ－ＨＨＢ－１の混合物を含有する実施例２１の液晶組成物のそれは－３０℃であるから，仮にネマチック相の下限温度を下げようとするならば，当業者は，炭素数２から１２のアルケニルを有さない３－ＨＨ－４，３－ＨＨＥＨ－３，３－ＨＨＥＨ－５，４－ＨＨＥＨ－３，４－ＨＨＥＨ－５の混合物等を採用することもない。したがって，本件審決の「甲１発明Ａにおいて，第一成分として，本件発明における「式（ⅠⅠ）」に相当する「式（１－３－１）」又は「式（１－６－１）」で表される化合物又は混合物を使用すること及び第二成分として「３－ＨＨ－４」などの「式（２－１－１）」で表される化合物を使用することは，いずれも単なる選択を行ったにすぎないものと認められる。」は誤りである。
さらに，本件発明１の「一般式（ⅠⅠ）…で表される化合物を１種又は２種以上」，「及び「一般式（ⅠⅤ―１）…で表される化合物を１種又は２種以上」の技術的意義は２(2)記載のとおりであるのに対し，甲１発明Ａの「「式（１－７－１）」で表される化合物及び「式（１－３－１）」又は「式（１－６－１）」で表される化合物あるいはそれらの混合物」を例とする「式（１）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物又は混合物」の技術的意義は，「誘電率異方性の絶対値を上げ，そして下限温度を下げる」であり，「「式（２－１）」ないし「式（２－６）」のいずれかで表される化合物又はそれらの混合物」を例とする「式（２）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物又は混合物」の技術的意義は，「粘度を下げる，または上限温度を上げる」である。
そうすると，相違点２及び３には格別の技術的意義があるといえるから，本件審決の「甲１発明Ａにおいて，第一成分として「式（１－３－１）」又は「式（１－６－１）」で表される化合物又は混合物を含むものを選択使用すること及び第二成分として「３－ＨＨ－４」などの「式（２－１－１）で表される化合物を含むものを選択使用することに，いずれも格別な技術的意義が存するものとは認められず，上記相違点２及び３については，いずれも実質的な相違点であるものとはいえない。」は誤りである。
(3)相違点４について
甲１のどこにも「広い温度範囲で析出しない，低い粘度，及び表示不良を生じない」の同時解決という課題について記載がなく，さらに，本件発明１が塩素原子で置換された液晶化合物を含有しないことには「表示不良を生じない」という技術的意義があるが，甲１にはこれに関する記載が全くない。してみれば，甲１の記載に接した当業者は，「広い温度範囲で析出しない，低い粘度，及び表示不良を生じない」の同時解決のために甲１発明Ａに着目することはそもそもないし，甲１発明Ａの必須成分でもない第四成分の一つである「Ｘ１およびＸ２は，一方がフッ素であり，他方が塩素であ」る「式（４－１）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物」が表示不良を生じる成分化合物であるなどと認識することもないから，当該化合物を含有させないようにすることは当業者が全く思い付かないことである。それどころか，甲１には，「下限温度を下げるためにＸ１がフッ素でありＸ２が塩素である」（【００６９】）と記載されているから，仮にネマチック相の下限温度を下げようとするならば，当業者は，むしろ式（４－１）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物を含有させるというべきである。
したがって，「甲１発明Ａには，「塩素原子で置換された液晶化合物を含有しない」態様をも包含されることが明らかである。」としても，当業者は，甲１発明Ａを「塩素原子で置換された液晶化合物を含有しない」ものとすることはない。


また，本件審決は，「本件訂正明細書の記載を参酌すると，…本件訂正明細書の記載に基づいて，本件発明が「塩素原子で置換された液晶化合物を含有しない」ことにより，格別な効果を奏するものと認めることができない。してみると，甲１発明Ａにおいて，「塩素原子で置換された液晶化合物を含有しない」態様を選択した点に格別な技術的意義が存するものとは認められず，上記相違点４についても，実質的な相違点であるものともいえない。」とするが，本件審決で認定されている相違点４は，「本件発明１では，「塩素原子で置換された液晶化合物を含有しない」のに対して，甲１発明Ａでは，「塩素原子で置換された液晶化合物」を含有するか否か特定されていない点」であるから，相違点４の格別な技術的意義の有無につき結論を導くには，当然本件発明１の「塩素原子で置換された液晶化合物を含有しない」による技術的意義と，甲１発明Ａでは，「塩素原子で置換された液晶化合物」を含有するか否か特定されていないことによる技術的意義を対比する必要があるのに，本件審決では，この対比は何らなされておらず，本件特許の発明の詳細な説明の記載が検討されているにすぎないから，本件審決が検討不十分であることは明らかである。
そして，本件発明１が塩素原子で置換された液晶化合物を含有しないことには，「表示不良を生じない」という技術的意義があるのに対し，甲１には，その記載が全くないから，相違点４には格別な技術的意義があるといえ，本件発明１は甲１発明Ａと比較して，「塩素原子で置換された液晶化合物を含有しない」ことにより，格別な効果を奏」している。また，本件発明の発明の詳細な説明に記載された実施例３の液晶組成物と，当該液晶組成物の化合物（ⅠⅠⅠ－Ａ）を甲１（【０１３３】実施例２０）に記載された３－ＨＨＢ（２Ｆ，３Ｃｌ）－Ｏ２に代えた液晶組成物とを対比すると，前者の重合後のＶＨＲ（電圧保持率）は後者のそれよりも優れているから，この点からしても，相違点４に格別な技術的意義があることは明らかである。したがって，本件審決の「本件発明が「塩素原子で置換された液晶化合物を含有しない」ことにより，格別な効果を奏するものと認めることができない。してみると，甲１発明Ａにおいて，「塩素原子で置換された液晶化合物を含有しない」態様を選択した点に格別な技術的意義が存するものとは認められず，上記相違点４についても，実質的な相違点であるものともいえない。」は誤りである。
(4)したがって，本件審決には，特許性の有無に関する評価を誤った違法（取消事由３）がある。
５本件発明２ないし１７について
本件発明１を引用する本件発明２ないし１４，本件発明１４を引用する本件発明１５ないし１７についても，本件審決には，一致点及び相違点の認定を誤った違法があり，各相違点はいずれも実質的な相違点であるというべきであるから，これらの発明が甲１発明ＡないしＢと同一であるとする本件審決は取り消されるべきである。
第４被告の反論
１引用発明認定の誤り（取消事由Ａ）について
原告の主張は争う。甲１の記載から，本件審決が認定する「第一成分として「式（１－７－１）」で表される化合物及び「式（１－３－１）」又は「式（１－６－１）」で表される化合物あるいはそれらの混合物」，式（２）で表される化合物の例である「「式（２－１）」ないし「式（２－６）」のいずれかで表される化合物又はそれらの混合物」，式（３）で表される化合物の例である「「式（３－３－１）」又は「式（３－４－１）」で表される化合物」，並びにこれらの例の組合せが，甲１に記載された事項及び甲１に記載されているに等しい事項であることは明白である。
すなわち，甲１の請求項１には「第一成分として式（１）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物，…」，請求項２には「第一成分が式（１－１）から式（１－７）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物である…」が記載され，更に【００７２】には，「さらに好ましい化合物（１）は，化合物（１－１－１），化合物（１－３－１），化合物（１－４－１），化合物（１－６－１），および化合物（１－７－１）である。」が記載されているから，化合物としての式（１－７－１），式（１－３－１），式（１－６－１）のいずれかが選択される場合も記載されていることになる。第二成分，第三成分も同様である。
したがって，本件審決が認定する引用発明に誤りはなく，原告主張の取消事由Ａは成り立たない。
２一致点認定の誤り（取消事由１）について
原告の主張は争う。甲１には，式（１），式（２）及び式（３）で表される化合物を全て包含する液晶組成物が記載され，これらの式（１），式（２）及び式（３）で表される化合物を単独若しくは２種類以上組み合わせた態様も記載されているのであるから，例えば，式（１）で表される化合物に含有される個々の化合物は，全て式（２）及び式（３）で表される化合物と組み合わせて使用されることとなる。
したがって，技術的に組み合わせることができないなどの特別の事情が存在しない限り，甲１には，式（１），式（２）及び式（３）で表される化合物に含有される個々の化合物同士の全ての組合せが記載されているといえる。対比する甲１発明Ａを本件審決のとおり正しく理解すれば，本件発明１と甲１発明Ａの一致点が「重合性化合物含有液晶組成物」のみになるということはあり得ない。
よって，本件審決が認定する一致点に誤りはなく，原告主張の取消事由１は成り立たない。


３特許法２９条１項の法令解釈の誤り（取消事由２）について原告の主張は争う。本件審決は，甲１発明Ａ及びＢとして甲１に記載されている事項及び甲１に記載されているに等しい事項から把握される発明を適正に認定し，本件発明と甲１発明Ａとを対比して，一致点と一応の相違点（外形上の相違点）を認定し，一応の相違点が実質的な相違点であるか否かを判断した。そして，一応の相違点が実質的な相違点でないと判断できたから，本件発明は甲１に記載された発明（甲１発明Ａ）であると結論付けたにすぎない（すなわち，本件発明１も甲１発明Ａも事実上の選択肢を有する発明であり，両者の構成を対比してみても全てが一致するものではないから，本件審決は，その当該選択肢中のいずれか一の選択肢を対比した結果を一応の相違点とし，その一応の相違点が実質上相違点でない旨判断したものである。）。この点において，本件審決が結論を導くに適用した特許法２９条１項の法令解釈に誤りはなく，原告主張の取消事由２は成り立たない。４特許性の有無に関する相違点の評価の誤り（取消事由３）について原告の主張は争う。本件明細書の記載を検討しても相違点１ないし４に格別な技術的意義があるとはいえず，本件発明１と甲１発明Ａは，両者とも同じ構造の化学式を持つ重合性化合物，同じ構造の化学式を持つ液晶化合物を組み合わせた負の誘電率異方性を有する液晶組成物に関する発明であって，当該液晶組成物を液晶分子のプレチルト角を制御するためにセル内にポリマー構造物を形成した構造を有し，高速応答性や高いコントラストを備えるＰＳＡ（PolymerSustained   Alignment）型液晶表示素子として用いるのであるから，両者は実質的に同じ技術的思想を有する発明である。
(1)相違点１について
甲１発明Ａは，「第三成分として「式（３－３－１）」又は「式（３－４－１）」で表される化合物などの式（３）で表される化合物…」と認定されたものであり，「式（３－３－１）」又は「式（３－４－１）」で表される化合物を省いて認定された発明ではない。そして，式（３）に含まれる下位の「式（３－３－１）」又は「式（３－４－１）」で表される化合物が，本件発明１での第一成分として，一般式（Ｉ－１）又は一般式（Ｉ－２）で表される重合性化合物に相当しており，これらの化合物を選択使用することに格別な技術的意義はない。甲１発明Ａには，本件発明１の重合性化合物，液晶化合物としての一般式（ⅠⅠ）で表される化合物，一般式（ⅠⅤ－１）の組合せから成る液晶組成物が記載されているから，本件発明１と同じ効果を奏しているはずである。
したがって，相違点１は実質的な相違点ではない。
(2)相違点２及び３について
甲１発明Ａには，第一成分として「式（１－３－１）」又は「式(１－６－１)」で表される化合物又は混合物を含むものを選択使用すること及び第二成分として「３－ＨＨ－４」などの「式（２－１－１）」で表される化合物を含むものを選択使用することが記載されている。また，前記のとおり，甲１発明Ａには，本件発明１の重合性化合物，液晶化合物としての一般式（ⅠⅠ）で表される化合物，一般式（ⅠⅤ－１）の組合せから成る液晶組成物が記載されているから，本件発明１と同じ効果を奏しているはずである。したがって，相違点２及び３は実質的な相違点ではない。
(3)相違点４について
甲１発明Ａには，塩素原子で置換された液晶化合物の含有の有無についての記載はないが，甲１において，塩素原子の置換が開示されるのは第四成分としての式（４－１）から式（４－３）で表される化合物についてであって（請求項２２），第一成分から第三成分の化合物を含有する液晶組成物として認定される「甲１発明Ａ」においては，塩素原子の置換が開示されていない。そして，甲１の実施例２ないし９，１１ないし１７，１９，２１ないし２４，２８ないし３０，３５ないし５２は，塩素原子で置換された液晶化合物を含有しない液晶組成物の例である。塩素原子で置換された液晶化合物を含有しない液晶組成物の例は５２例中４１例であり，塩素原子の有無は液晶組成物の物性を大きく変えるものではない。
また，一般的に，液晶化合物において，「フッ素原子の代わりに塩素原子がラテラル位に置換した化合物も報告されている。大きな負のΔεを示すが，同時に極めて大きな粘性も示した。」（甲３：１４頁右欄８～１０行），「二つのフッ素原子と一つの塩素原子が置換したメトキシ基（ＯＣＦ２Ｃｌ基）も報告されている。塩素原子の導入が粘性を著しく上昇せしめている。」（甲３：１７頁左欄６～９行）といわれており，粘性を考慮して，塩素原子で置換された液晶化合物を含有しないようにすることも通常のことである。そうすると，甲１発明Ａには，本件発明１と同様，「塩素原子で置換された液晶化合物を含有しない」液晶組成物が記載されているといえ，そうである以上，本件発明１と同じ効果を奏しているはずである。したがって，相違点４は実質的な相違点ではない。
５本件発明２ないし１７について
原告の主張は争う。これらの発明が甲１発明ＡないしＢと同一であると認めた本件審決の認定判断に誤りはない。
第５当裁判所の判断
１本件審決の判断構造と原告の主張の理解
本件審決が認定した本件発明と引用発明（甲１発明）は，いずれも多数の選択肢から成る化合物に係る発明であるところ，本件審決は，両発明の間に一応の相違点を認めながら，いずれの相違点も実質的な相違点ではないとして，本件発明と甲１発明が実質的に同一であると認定判断し，その結果，本件発明には新規性が認められないとの結論を採用した。


その理由とするところは，本件発明１に関していえば，相違点に係る構成はいずれも単なる選択を行ったにすぎず，相違点に係る化合物の選択使用に格別の技術的意義が存するものとはいえない（相違点１ないし３），あるいは，引用発明（甲１発明Ａ）が相違点に係る構成態様を包含していることは明らかであり，かつ，その構成態様を選択した点に格別な技術的意義が存するものとは認められない（相違点４）というものであり，本件発明１を引用する本件発明２ないし１４，本件発明１４を引用する本件発明１５ないし１７についても，それぞれ，引用発明（甲１発明Ａ又はＢ）との間に新たな相違点が認められないか，新たな相違点が認められるとしても，各相違点に係る構成が甲１に記載されているか，その構成に格別な技術的意義が存するものとは認められないから，いずれも実質的な相違点であるとはいえないというものである。要するに，本件審決は，引用発明である甲１発明と本件発明との間に包含関係（甲１発明を本件発明の上位概念として位置付けるもの）を認めた上，甲１発明において相違点に係る構成を選択したことに格別の技術的意義が存するかどうかを問題にしており，その結果，本件発明が甲１発明と実質的に同一であるとして新規性を認めなかったのであるから，本件審決がいわゆる選択発明の判断枠組みに従って本件発明の特許性（新規性）の判断を行っていることは明らかである。
これに対し，原告は，取消事由として，引用発明認定の誤り（取消事由Ａ）や一致点認定の誤り（取消事由１）を主張するものの，本件審決が認定した各相違点（相違点１ないし４）それ自体は争わずに，本件審決には，「特許発明と刊行物に記載された発明との相違点に選択による格別な技術的意義がなければ，当該相違点は実質的な相違点ではない」との前提自体に誤りがあり（取消事由２），また，仮にその前提に従ったとしても，相違点１ないし４には格別な技術的意義が認められるから，特許性の有無に関する相違点の評価を誤った違法があると主張している（取消事由３）。
これによれば，原告は，本件審決が採用した特許性に関する前記の判断枠組みとその結論の妥当性を争っていることが明らかであり，取消事由２及び３もそのような趣旨の主張として理解することができる。
また，本件発明２ないし１７はいずれも本件発明１を更に限定したものと認められるから，本件発明１の特許性について判断の誤りがあれば，本件発明２ないし１７についても同様に，結論に重大な影響を及ぼす判断の誤りがあるといえる。
以上の観点から，まず，本件発明１に関し，本件審決が認定した各相違点（相違点１ないし４）を前提に，各相違点が実質的な相違点ではないとして特許性を否定した本件審決の判断の当否について検討することとする。
２本件発明について
(1)本件明細書の記載
甲２２によれば，次の記載が認められる。
ア技術分野
【０００１】本発明は重合性化合物含有液晶組成物及びそれを使用した液晶表示素子に関する。
イ背景技術
【０００２】ＰＳＡ…型液晶表示素子は，液晶分子のプレチルト角を制御するためにセル内にポリマー構造物を形成した構造を有するものであり，高速応答性や高いコントラストから液晶表示素子として開発が進められてきた。
【０００３】…このＰＳＡ型液晶表示素子の表示不良である焼き付きの原因としては，…液晶分子の配向の変化（プレチルト角の変化）が知られている。
【０００４】プレチルト角の変化の原因として，重合性化合物の硬化物であるポリマーが柔軟であると，…同一パターンを長時間表示し続けたときにポリマーの構造が変化し，その結果としてプレチルト角が変化してしまうことがある。このためポリマー構造が変化しない剛直な構造を持つポリマーを形成する重合性化合物が必要となる。
【０００５】従来，ポリマーの剛直性を向上させることにより焼き付きを防止するために，環構造と重合性官能基のみを持つ１，４－フェニレン基等の構造を有する重合性化合物を用いて表示素子を構成すること…や，ビアリール構造を有する重合性化合物を用いて表示素子を構成すること…が検討されてきた。しかし，これらの重合性化合物は液晶化合物に対する相溶性が低いため，重合性化合物含有液晶組成物を調製した際に，該重合性化合物の析出が発生する等の問題があり，液晶組成物との相溶性の改善が必要であった。
【０００６】また，ポリマーの剛直性を向上させることにより焼き付きを防止するため，２官能性の重合性化合物と，ジペンタエリスリトールペンタアクリレイト，ジペンタエリスリトールヘキサアクリレイト等の３官能以上の重合性化合物の混合液晶組成物を用いて表示素子を構成すること…が提案されている。しかし，ジペンタエリスリトールペンタアクリレイト及びジペンタエリスリトールヘキサアクリレイトは，分子内に環構造を持たないため，液晶化合物との親和力が弱く，配向を規制する力が弱いことから，十分な配向安定性が得られない問題があった。また，これらの重合性化合物は重合において重合開始剤の添加が必須であり，重合開始剤を添加しないと重合後に重合性化合物が残存してしまうものであった。【０００７】また，応答速度の改良方法として液晶組成物と重合性化合物の組み合わせ…が種々開示されている。しかしながら，プレチルト角と応答速度の関係は一般に知られており，顕著な改良効果が確認されたとは言えるものではなく，アルケニル基や塩素原子を含む液晶化合物を使用しているため，表示不良を引き起こす可能性が高く，実用的ではない。【０００８】これらのことから，広い温度範囲で析出が発生しないこと，応答速度が速いこと，焼き付きを発生しないこと等を同時に解決した重合性化合物含有液晶組成物及びこれを用いた液晶表示素子が望まれていた。
ウ発明が解決しようとする課題
【００１０】本発明が解決しようとする課題は，広い温度範囲において析出することなく，高速応答に対応した低い粘度である，焼き付き等の表示不良を生じない重合性化合物含有液晶組成物及びこれを用いた表示ムラ等のない表示品位に優れた液晶表示素子を提供することにある。
エ課題を解決するための手段
【００１１】本発明者は…特定の構造を有する重合性化合物及び液晶化合物で構成される重合性化合物含有液晶組成物が前述の課題を解決できることを見出し，本発明を完成するに至った。
【００１２】～【００１８】すなわち，第一成分として，一般式（Ｉ）
【化１】
（式中，Ｒ１及びＲ２はそれぞれ独立して以下の式（Ｒ－１）から式（Ｒ－１５）
【化２】


の何れかを表し，Ｘ１からＸ８はそれぞれ独立してトリフルオロメチル基，トリフルオロメトキシ基，フッ素原子又は水素原子を表すが，少なくとも一つはフッ素原子を表す。）で表される重合性化合物を一種又は二種以上含有し，第二成分として，一般式（ＩＩ）
【化３】
（式中，Ｒ３は炭素数１から１０のアルキル基又は炭素数２から１０のアルケニル基を表し，これらの基中に存在する１個又は２個以上の水素原子はフッ素原子に置換されてもよく，Ｒ４は炭素数１から１０のアルキル基又はアルコキシル基，炭素数２から１０のアルケニル基又はアルケニルオキシ基を表し，これらの基中に存在する１個又は２個以上の水素原子はフッ素原子に置換されてもよく，ｍは０，１又は２を表す。）で表される化合物を１種又は２種以上含有することを特徴とする重合性化合物含有液晶組成物及びこれを用いた液晶表示素子を提供する。
オ発明の効果
【００１９】本発明の重合性化合物含有液晶組成物は液晶化合物と重合性化合物との相溶性が優れているため，低い温度で長時間放置した場合でも析出することなくネマチック状態を維持するため，実用上非常に広い駆動温度範囲が保証される。また，本発明の液晶組成物は粘度が低いため，液晶表示素子とした場合の応答速度が速く，３Ｄ表示などへの適用も可能である。更に，本発明の重合性化合物は光重合時の重合速度が速すぎたり遅すぎたりせず，適度であるため，均一かつ安定な配向制御が得られ，焼き付きや表示ムラ等が少ないか全くない液晶表示素子を提供することができるため，本発明の液晶組成物は非常に有用である。
カ発明を実施するための形態
【００２０】～【００２４】本発明の重合性化合物含有液晶組成物は，
第一成分として，一般式（Ｉ）
【化４】
…で表される重合性化合物を一種又は二種以上含有し，第二成分として，
一般式（ＩＩ）
【化５】
で表される化合物を１種又は２種以上含有することを特徴とする。【００２５】～【００２７】一般式（Ｉ）において，Ｒ１及びＲ２はそれぞれ独立して以下の式（Ｒ－１）から式（Ｒ－１５）
【化６】
の何れかを表し，Ｘ１からＸ８はそれぞれ独立してトリフルオロメチル基，トリフルオロメトキシ基，フッ素原子又は水素原子を表すが，少なくとも一つはフッ素原子を表す。
【００２９】一般式（Ｉ）において，Ｘ１からＸ８はそれぞれ独立的にトリフルオロメチル基，トリフルオロメトキシ基，フッ素原子又は水素原子を表すが，フッ素原子であることが特に好ましい。
【００３０】～【００３２】一般式（Ｉ）におけるビフェニル骨格の構造は，式（Ｉ－１１）から式（Ｉ－１４）であることがより好ましく，式（Ｉ－１１）であることが特に好ましい。
【化７】
式（Ｉ－１１）から式（Ｉ－１４）で表される骨格を含む重合性化合物は重合後の配向規制力がＰＳＡ型液晶表示素子に最適であり，良好な配向状態が得られることから，表示ムラが抑制されるか，又は，全く発生しない。
【００３４】   一般式（ＩＩ）において，Ｒ３は炭素数１から１０のアルキル基又は炭素数２から１０のアルケニル基を表し，これらの基中に存在する１個又は２個以上の水素原子はフッ素原子に置換されてもよく，Ｒ４は炭素数１から１０のアルキル基又はアルコキシル基，炭素数２から１０のアルケニル基又はアルケニルオキシ基を表し，これらの基中に存在する１個又は２個以上の水素原子はフッ素原子に置換されてもよく，ｍは０，１又は２を表すが，Ｒ３は直鎖状であり，炭素数１から１０のアルキル基を表すことがより好ましく，炭素数１から５のアルキル基を表すことが特に好ましく，Ｒ４は直鎖状であり，炭素数１から５のアルキル基又はアルコキシル基を表すことがより好ましく，炭素数１から５のアルコキシル基を表すことが特に好ましく，ｍは０又は１を表すことがより好ましい。【００３５】一般式（ＩＩ）で表される化合物を１種又は２種以上を含有する…。また，一般式（ＩＩ）で表される化合物の含有量は５から３５質量％であることが…好ましい。
【００３６】～【００３８】更に詳述すると，一般式（ＩＩ）は一般式（ＩＩ－Ａ）及び一般式（ＩＩ－Ｂ）が特に好ましい。
【化８】
（式中，Ｒ５，Ｒ６，Ｒ
７及びＲ８はそれぞれ独立的にＲ３と同じ意味を表す。）【００３８】～【００４０】本発明の重合性化合物含有液晶組成物は，更に一般式（ＩＩＩ）
【化９】
（式中，Ｒ９はＲ３と同じ意味を表し，Ｒ１０はＲ４と同じ意味を表す。）で表される化合物を１種又は２種以上含有することがより好ましい。【００４１】一般式（ＩＩＩ）で表される化合物を１種又は２種以上を含有する…。一般式（ＩＩＩ）の含有量は５から３５質量％の範囲であることが好ましい…。
【００４２】～【００４４】更に詳述すると，一般式（ＩＩＩ）は一般式（ＩＩＩ－Ａ）であることが特に好ましい。
【化１０】
（式中，Ｒ１１及びＲ１２はそれぞれ独立的にＲ３と同じ意味を表す。）【００４４】本発明の重合性化合物含有液晶組成物に含まれる液晶化合物において，－Ｏ－Ｏ－，－Ｏ－Ｓ－及び－Ｓ－Ｓ－等のヘテロ原子同士が直接結合する部分構造をとることはない。また，アルケニル基を有する化合物を含まないことが好ましく，全ての液晶化合物の側鎖がアルキル基又はアルコキシル基であることがより好ましい。また，焼き付きや表示ムラ等の表示不良を抑制するため，又は，全く発生させないためには，液晶化合物の構造中にはシクロヘキサン環，ベンゼン環又はフッ素で置換されたベンゼン環であることが好ましく，同じハロゲン原子であっても塩素原子で置換される化合物を含有することは好ましくない。塩素原子で置換された液晶化合物を用いることは表示不良の原因にもなるため，実用的ではない。


【００４５】一般式（Ｉ），（ＩＩ）及び（ＩＩＩ）を含む液晶組成物を使用し作成した液晶表示素子は，低粘性であり，高速応答化が可能である。
【００４６】本発明において，ネマチック相-等方性液体相転移温度（Ｔｎｉ）は６０から１２０℃であることが…好ましい。また，２５℃におけるΔεは－２．０から－６．０であることが…好ましい。２５℃におけるΔｎは０．０８から０．１３であることが…好ましい。更に詳述すると，薄いセルギャップに対応する場合は０．１０から０．１２であることが好ましく，厚いセルギャップに対応する場合は０．０８から０．１０であることが好ましい。２０℃における粘度は１０から３０ｍＰａ・ｓであることが…好ましい。
【００４７】～【００４９】本発明の重合性化合物含有液晶組成物は，上述の化合物以外に，通常のネマチック液晶，スメクチック液晶，コレステリック液晶，酸化防止剤，紫外線吸収剤，重合性モノマーなどを含有しても良い。例えば，一般式（ＩＶ－１）から一般式（ＩＶ－１２）で表される化合物を含有しても良い。
【化１１】
…【００５０】本発明の重合性化合物含有液晶組成物は，重合開始剤が存在しない場合でも重合は進行するが，重合を促進するために重合開始剤を含有していてもよい。…また，保存安定性を向上させるために，安定剤を添加しても良い。…本発明の重合性化合物含有液晶組成物は，液晶表示素子に有用であり，特にアクティブマトリクス駆動用液晶表示素子に有用であり，ＰＳＡモード，ＰＳＶＡモード，ＶＡモード，ＩＰＳモード又はＥＣＢモード用液晶表示素子に用いることができる。
【００５１】本発明の重合性化合物含有液晶組成物は，これに含まれる重合性化合物が紫外線照射により重合することで液晶配向能が付与され，液晶組成物の複屈折を利用して光の透過光量を制御する液晶表示素子に使用される。液晶表示素子として，ＡＭ－ＬＣＤ（アクティブマトリックス液晶表示素子），ＴＮ（ネマチック液晶表示素子），ＳＴＮ－ＬＣＤ（超ねじれネマチック液晶表示素子），ＯＣＢ－ＬＣＤ及びＩＰＳ－ＬＣＤ（インプレーンスイッチング液晶表示素子）に有用であるが，ＡＭ－ＬＣＤに特に有用であり，透過型あるいは反射型の液晶表示素子に用いることができる。
キ実施例
【００５８】～【００６０】…以下の実施例及び比較例の組成物における「％」は『質量％』を意味する。
実施例中，測定した特性は以下の通りである。
Ｔｎｉ：ネマチック相－等方性液体相転移温度（℃）
Δｎ：２５℃における屈折率異方性
Δε   ：２５℃における誘電率異方性
η   ：２０℃における粘度（ｍＰａ・ｓ）
【００６０】～【００６３】（実施例１）
以下に，調製した重合性化合物含有液晶組成物とその物性値を示す。
【化１３】
実施例１に示す重合性化合物含有液晶組成物は，上記液晶組成物を９９．８５％及び一般式（Ｉ－１１）で表される重合性化合物を０．１５％含有するものであり，Ｔｎｉ：７５．５℃，Δｎ：０．１０７，Δε：－３．０，η：１７．５ｍＰａ・ｓであった。
この重合性化合物含有液晶組成物をセルギャップ３．５μｍでホメオトロピック配向を誘起するポリイミド配向膜を塗布したＩＴＯ付きセルに真空注入法で注入し，周波数１ｋＨｚで１．８Ｖの矩形波を印加しながら，３２０ｎｍ以下の紫外線をカットするフィルターを介して高圧水銀灯により，セル表面の照射強度が１５ｍＷ／ｃｍ２となるように調整して６００秒間照射し，重合性化合物含有液晶組成物中の重合性化合物を重合させた垂直配向性液晶表示素子を得た。この液晶表示素子（ＰＳＶＡモード）は高いコントラストを示し，高速応答が可能であった。また，重合性化合物の液晶化合物に対する配向規制力をプレチルト角の測定により確認した。
【００６３】～【００６６】（実施例２）
以下に，調製した重合性化合物含有液晶組成物とその物性値を示す。
【化１４】
実施例２に示す重合性化合物含有液晶組成物は，上記液晶組成物を９９．８％及び一般式（Ｉ－１１）で表される重合性化合物を０．２％含有するものであり，Ｔｎｉ：７５．５℃，Δｎ：０．１０７，Δε：－３．０，η：１７．５ｍＰａ・ｓであった。
この重合性化合物含有液晶組成物を使用した液晶表示素子（ＰＳＶＡモード）は高いコントラストを示し，高速応答が可能であった。また，重合性化合物の液晶化合物に対する配向規制力をプレチルト角の測定により確認した。
【００６６】～【００６９】（実施例３）
以下に，調製した重合性化合物含有液晶組成物とその物性値を示す。
【化１５】
実施例３に示す重合性化合物含有液晶組成物は，上記液晶組成物を９９．６５％及び一般式（Ｉ－１１）で表される重合性化合物を０．３５％含有するものであり，Ｔｎｉ：７５．４℃，Δｎ：０．１０７，Δε：－３．０，η：１７．５ｍＰａ・ｓであった。
この重合性化合物含有液晶組成物を使用した液晶表示素子（ＰＳＶＡモード）は高いコントラストを示し，高速応答が可能であった。また，重合性化合物の液晶化合物に対する配向規制力をプレチルト角の測定により確認した。
【００６９】～【００７２】（実施例４）
以下に，調製した重合性化合物含有液晶組成物とその物性値を示す。
【化１６】


実施例４に示す重合性化合物含有液晶組成物は，上記液晶組成物を９９．６％及び一般式（Ｉ－１１）で表される重合性化合物を０．４％含有するものであり，Ｔｎｉ：７５．４℃，Δｎ：０．１０７，Δε：－３．０，η：１７．５ｍＰａ・ｓであった。
この重合性化合物含有液晶組成物を使用した液晶表示素子（ＰＳＶＡモード）は高いコントラストを示し，高速応答が可能であった。また，重合性化合物の液晶化合物に対する配向規制力をプレチルト角の測定により確認した。
【００７２】～【００７４】（比較例１）
以下に，調製した重合性化合物含有液晶組成物とその物性値を示す。
【化１７】
比較例１に示す重合性化合物含有液晶組成物は，実施例１の液晶組成物を９９．８％及び特開２００３－３０７７２０号に記載の重合性化合物を０．２％含有するものである。
【００７５】～【００７６】実施例１から４及び比較例１の液晶組成物を低温保存試験したところ，－４０℃及び－２５℃のいずれの温度においても，実施例１から４は２週間又は３週間ネマチック状態を維持したのに対し，比較例１はネマチック状態を１週間しか維持せず，２週目には析出が確認された。このことから，実施例１から４は広い温度範囲でネマチック状態を維持し，比較例１と比較して，２倍又は３倍の長期に渡り低温での安定性が維持される非常に有用な重合性化合物含有液晶組成物であることが確認された。
【表１】
【００７７】～【００７９】（比較例２）
以下に，調製した重合性化合物含有液晶組成物とその物性値を示す。
【化１８】
比較例２に示す重合性化合物含有液晶組成物は，本発明の一般式（ＩＩ－Ａ）及び（ＩＩ－Ｂ）で表される化合物を含まない液晶組成物を９９．８％及び特開２００３－３０７７２０号に記載の重合性化合物を０．２％含有するものであり，Ｔｎｉ：７６．４℃，Δｎ：０．１０７，Δε：－２．９，η：２１．２ｍＰａ・ｓであった。粘度が大幅に上昇しているため，液晶表示素子にした場合，応答速度が顕著に悪化しているであろうことは容易に推測される。この重合性化合物含有液晶組成物を使用した液晶表示素子（ＰＳＶＡモード）は高いコントラストを示したが，応答速度が緩慢であり，実用的なものではなかった。また，重合性化合物の液晶化合物に対する配向規制力をプレチルト角の測定により確認した。
【００７９】～【００８２】（実施例５）
以下に，調製した重合性化合物含有液晶組成物とその物性値を示す。
【化１９】
実施例５に示す重合性化合物含有液晶組成物は，上記液晶組成物を９９．８％及び一般式（Ｉ－１１）で表される重合性化合物を０．２％含有するものであり，Ｔｎｉ：７６．４℃，Δｎ：０．０９２，Δε：－２．９，η：１８．６ｍＰａ・ｓであった。
この重合性化合物含有液晶組成物を使用した液晶表示素子（ＰＳＶＡモード）は高いコントラストを示し，高速応答が可能であった。また，重合性化合物の液晶化合物に対する配向規制力をプレチルト角の測定により確認した。
【００８２】～【００８５】（実施例６）
以下に，調製した重合性化合物含有液晶組成物とその物性値を示す。
【化２０】
実施例６に示す重合性化合物含有液晶組成物は，上記液晶組成物を９９．８％及び一般式（Ｉ－１１）で表される重合性化合物を０．２％含有するものであり，Ｔｎｉ：７６．３℃，Δｎ：０．０９１，Δε：－２．７，η：１８．４ｍＰａ・ｓであった。
この重合性化合物含有液晶組成物を使用した液晶表示素子（ＰＳＶＡモード）は高いコントラストを示し，高速応答が可能であった。また，重合性化合物の液晶化合物に対する配向規制力をプレチルト角の測定により確認した。
以上のことから，本発明の重合性化合物含有液晶組成物は，広い温度範囲でネマチック状態を維持し，また，その液晶表示素子は高速応答であることが確認された。
ク産業上の利用可能性
【００８６】液晶表示素子用の液晶組成物として有用である。
(2)本件発明の概要
本件訂正後の特許請求の範囲の記載（前記第２の２）及び本件明細書の記載（前記(1)）によれば，本件発明は，次の特徴を有すると認められる。
ア技術分野
本件発明は重合性化合物含有液晶組成物及びそれを使用した液晶表示素子に関するものである（【０００１】）。
イ背景技術
広い温度範囲で析出が発生しないこと，応答速度が速いこと，焼き付きを発生しないこと等を同時に解決した重合性化合物含有液晶組成物，及びこれを用いた液晶表示素子が望まれていた（【０００８】）。
ウ発明が解決しようとする課題
広い温度範囲において析出することなく，高速応答に対応した低い粘度である，焼き付き等の表示不良を生じない重合性化合物含有液晶組成物，及びこれを用いた表示ムラ等のない表示品位に優れた液晶表示素子を提供する（【００１０】）。
エ課題を解決するための手段
特定の構造を有する重合性化合物及び液晶化合物で構成される重合性化合物含有液晶組成物が上記ウの課題を解決できることを見出し，本件発明を完成するに至った（【００１１】）。すなわち，第一成分として，一般
式（Ｉ－１）から一般式（Ｉ－４）
（式中，Ｒ１及びＲ２はそれぞれ独立して以下の式（Ｒ－１）から式（Ｒ－１５）
の何れかを表す。）で表される重合性化合物を一種又は二種以上含有し，第二成分として，一般式（ＩＩ）


（式中，Ｒ３は炭素数１から１０のアルキル基を表し，Ｒ４は炭素数１から１０のアルキル基又はアルコキシル基を表し，ｍは０，１又は２を表す。）で表される化合物を１種又は２種以上含有することを特徴とする重合性化合物含有液晶組成物及びこれを用いた液晶表示素子を提供する（【請求項１】，【００１２】～【００１８】）。
ここで，一般式（Ⅰ－１）から一般式（Ⅰ－４）におけるビフェニル骨格の構造は，式（Ｉ－１１）から式（Ｉ－１４）であることがより好ましく，式（Ｉ－１１）から式（Ｉ－１４）で表される骨格を含む重合性化合物は重合後の配向規制力がＰＳＡ型液晶表示素子に最適であり，良好な配向状態が得られることから，表示ムラが抑制されるか，又は，全く発生しない（【００３０】～【００３２】）。
また，一般式（ⅠⅤ－１）
（式中，Ｒ
３は前記Ｒ
３と同じ意味を表し，Ｒ
４は前記Ｒ
４と同じ意味を表す。）
で表される化合物を１種又は２種以上含有する（【請求項１】，【００４７】～【００４９】）。
さらに，焼き付きや表示ムラ等の表示不良を抑制するため，又は，全く発生させないために，塩素原子で置換された液晶化合物を含有しない（【００４４】）。
オ発明の効果
本件発明の重合性化合物含有液晶組成物は，液晶化合物と重合性化合物との相溶性が優れているため，低い温度で長時間放置した場合でも析出することなくネマチック状態を維持するため，実用上非常に広い駆動温度範囲が保証される。また，本件発明の液晶組成物は粘度が低いため，液晶表示素子とした場合の応答速度が速く，３Ｄ表示などへの適用も可能である。さらに，本件発明の重合性化合物は，光重合時の重合速度が速すぎたり遅すぎたりせず適度であるため，均一かつ安定な配向制御が得られ，焼き付きや表示ムラ等が少ないか全くない液晶表示素子を提供することができるため，本発明の液晶組成物は非常に有用である（【００１９】）。
３甲１発明Ａとの対比（包含関係の有無）
(1)本件審決が認定した甲１発明Ａの内容及び本件発明と甲１発明Ａとの相違点（相違点１ないし４の内容）は，それぞれ，前記第２の３(2)ア(ｱ)及び同イのとおりである。
(2)相違点１ないし３に関し，①甲１発明Ａの第一成分として式（１）で表される化合物は，本件発明１の第二成分として一般式（ＩＩ）で表される化合物に，②甲１発明Ａの第二成分として式（２）で表される化合物は，本件発明１の一般式（ＩＶ－１）で表される化合物に，③甲１発明Ａの第三成分として式（３）で表される化合物は，本件発明１の第一成分として一般式（Ⅰ－１）から一般式（Ⅰ－４）で表される重合性化合物にそれぞれ対応するものであり，かつ，甲１発明Ａの化合物に本件発明１の化合物の全部又は一部が包含されている関係にあると認められる。
相違点４に関し，甲１発明Ａは，第一成分として式（１）で表される化合物，第二成分として式（２）で表される化合物，及び第三成分として式（３）で表される化合物を含有するものであるところ，甲１には，これらの化合物として，塩素原子を含むものは記載されていない。しかし，甲１発明Ａは，第一成分ないし第三成分の化合物を「含有する」と特定するのみで，それ以外の化合物が含まれることを排除しておらず，また，甲１には，誘電率異方性の絶対値を上げるために，第四成分として，式（４－１）で表される，塩素原子で置換された液晶化合物を含むことができる旨が記載されているほか（【請求項２２】，【００５２】，【００５３】，【００５６】），甲１発明Ａに対応する実施例として，「塩素原子で置換された液晶化合物」を含有しない液晶組成物（実施例２１）と，これを含有する液晶組成物（実施例２０）の両者が記載されているものと認められる（【０１３３】，【０１３４】）。そうすると，かかる甲１の記載からみて，甲１発明Ａには，「塩素原子で置換された液晶化合物」を含有するものとしないものの二つの態様が包含されているといえるから，相違点４に関しても，甲１発明Ａには，本件発明１における「塩素原子で置換された液晶化合物」を含有しない態様が包含されているということができる。
(3)以上によれば，本件発明１は，甲１発明Ａの下位概念として包含される関係にあると認めるのが相当である。
４特許性の有無について
(1)特許に係る発明が，先行の公知文献に記載された発明にその下位概念として包含されるときは，当該発明は，先行の公知となった文献に具体的に開示されておらず，かつ，先行の公知文献に記載された発明と比較して顕著な特有の効果，すなわち先行の公知文献に記載された発明によって奏される効果とは異質の効果，又は同質の効果であるが際立って優れた効果を奏する場合を除き，特許性を有しないものと解するのが相当である。ここで，本件発明１が甲１発明Ａの下位概念として包含される関係にあることは前記３のとおりであるから，本件発明１は，甲１に具体的に開示されておらず，かつ，甲１に記載された発明すなわち甲１発明Ａと比較して顕著な特有の効果を奏する場合を除き，特許性を有しないというべきである。そして，甲１に本件発明１に該当する態様が具体的に開示されているとまでは認められない（被告もこの点は特に争うものではない。）から，本件発明１に特許性が認められるのは，甲１発明Ａと比較して顕著な特有の効果を奏する場合（本件審決がいう「格別な技術的意義」が存するものと認められる場合）に限られるというべきである。
(2)この点に関し，本件審決は次のとおり判断した。
ア相違点１について
本件審決は，相違点１について，甲１発明Ａの「第三成分」として，本件発明１の「式（Ｉ－１）」に相当する「式（３－３－１）」又は本件発明１の「式（Ｉ－２）」に相当する「式（３－４－１）」で表される重合性化合物を使用することは，単なる選択を行ったにすぎないとした上で，甲１発明Ａの「第三成分」として，「式（３－３－１）」又は「式（３－４－１）」で表される重合性化合物を選択することに格別な技術的意義が存するものとは認められないから，相違点１については，実質的な相違点であるとはいえないと判断した。
イ相違点２及び３について


本件審決は，相違点２及び相違点３について，甲１発明Ａの「第一成分」として，本件発明１における「式（ＩＩ）」に相当する「式（１－３－１）」又は「式（１－６－１）」で表される化合物を使用すること，及び「第二成分」として，「３－ＨＨ－４」（本件発明１における「一般式（ＩＶ－１）」に相当する。）などの「式（２－１－１）」で表される化合物を使用することは，いずれも単なる選択を行ったにすぎないとした上で，甲１発明Ａの「第一成分」として「式（１－３－１）」又は「式（１－６－１）」で表される化合物を選択すること，及び引用発明Ａの「第二成分」として「３－ＨＨ－４」などの「式（２－１－１）」で表される化合物を選択することに，格別な技術的意義が存するものとは認められないから，相違点２及び３については，いずれも実質的な相違点であるとはいえないと判断した。
ウ相違点４について
本件審決は，相違点４について，甲１発明Ａには，「塩素原子で置換された液晶化合物を含有しない」態様をも包含されることが明らかであるとした上で，甲１発明Ａにおいて，「塩素原子で置換された液晶化合物を含有しない」態様を選択することに格別な技術的意義が存するものとは認められないから，相違点４についても，実質的な相違点であるとはいえないと判断した。
エ以上によれば，本件審決は，
①甲１発明Ａの「第三成分」として，甲１の「式（３－３－１）」及び「式（３－４－１）」で表される重合性化合物を選択すること，②甲１発明Ａの「第一成分」として，甲１の「式（１－３－１）」及び「式
（１－６－１）」で表される化合物を選択すること，
③甲１発明Ａの「第二成分」として，甲１の「式（２－１－１）」で表さ
れる化合物を選択すること，
④甲１発明Ａにおいて，「塩素原子で置換された液晶化合物を含有しない」
態様を選択すること，
の各技術的意義について，上記①の選択と，同②及び③の選択と，同④の選択とをそれぞれ別個に検討した上，それぞれについて，格別な技術的意義が存するものとは認められないとして，相違点１ないし４を実質的な相違点であるとはいえないと判断し，本件発明１の特許性（新規性）を否定したものといえる。
(3)本件審決の判断の妥当性
本件発明１は，甲１発明Ａにおいて，３種類の化合物に係る前記①ないし③の選択及び「塩素原子で置換された液晶化合物」の有無に係る前記④の選択がなされたものというべきであるところ，証拠（甲４２）及び弁論の全趣旨によれば，液晶組成物について，いくつかの分子を混ぜ合わせること（ブレンド技術）により，１種類の分子では出せないような特性を生み出すことができることは，本件優先日の時点で当業者の技術常識であったと認められるから，前記①ないし④の選択についても，選択された化合物を混合することが予定されている以上，本件発明の目的との関係において，相互に関連するものと認めるのが相当である。
そして，本件発明１は，これらの選択を併せて行うこと，すなわち，これらの選択を組み合わせることによって，広い温度範囲において析出することなく，高速応答に対応した低い粘度であり，焼き付き等の表示不良を生じない重合性化合物含有液晶組成物を提供するという本件発明の課題を解決するものであり，正にこの点において技術的意義があるとするものであるから，本件発明１の特許性を判断するに当たっても，本件発明１の技術的意義，すなわち，甲１発明Ａにおいて，前記①ないし④の選択を併せて行った際に奏される効果等から認定される技術的意義を具体的に検討する必要があるというべきである。
ところが，本件審決は，前記のとおり，前記①の選択と，同②及び③の選択と，同④の選択とをそれぞれ別個に検討しているのみであり，これらの選択を併せて行った際に奏される効果等について何ら検討していない。このような個別的な検討を行うのみでは，本件発明１の技術的意義を正しく検討したとはいえず，かかる検討結果に基づいて本件発明１の特許性を判断することはできないというべきである。
以上のとおり，本件審決は，必要な検討を欠いたまま本件発明１の特許性を否定しているものであるから，上記の個別的検討の当否について判断するまでもなく，審理不尽の誹りを免れないのであって，本件発明１の特許性の判断において結論に影響を及ぼすおそれのある重大な誤りを含むものというべきである。
したがって，本件発明１の特許性に関する本件審決の判断は妥当でない。
(4)被告の主張について
被告は，本件審決と同様に，本件明細書の記載を検討しても相違点１ないし４に格別な技術的意義があるとはいえず，本件発明１と甲１発明Ａは実質的に同じ技術的思想を有する発明であると主張する。
しかし，各相違点（相違点１，同２及び３，同４）をそれぞれ個別に検討するのみで各相違点に係る選択を併せて行った際に奏される効果等について何ら検討するものでない点は，やはり本件審決と同じであるから，被告の主張は，その余の点について検討するまでもなく，採用できないというべきである。
５本件発明２ないし１７について
上記のとおり，本件審決は，本件発明１の特許性の判断において結論に影響を及ぼすおそれのある重大な誤りを含むものである。そうである以上，本件発明１を更に限定する本件発明２ないし１７についても，それらの特許性の判断において結論に影響を及ぼすおそれのある重大な誤りを含むものであることが明らかというべきである。
したがって，本件発明２ないし１７の特許性に関する本件審決の判断も妥当でない。
６結論
以上の次第であるから，取消事由３は理由があるというべきであり，その余の取消事由について判断するまでもなく，本件審決（ただし，本件訂正を認めた部分を除く。）は全部取り消すのが相当である。
よって，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
鶴    岡    稔    彦
裁判官
大    西    勝    滋
裁判官
寺    田    利    彦


平成２５年１１月２１日判決言渡
平成２５年（ネ）第１００５４号特許を受ける権利帰属確認請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成２４年（ワ）第１４９０５号）
口頭弁論終結日平成２５年９月２６日
判                決
控訴人   （原告   ）        Ｘ
訴訟代   理人弁   護士             謙   一被控訴   人（被   告）         新日鐵   住金株   式会社訴訟代   理人弁   護士         増井和   夫
橋口尚   幸
齋   藤   誠二郎
主                文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２控訴人と被控訴人との間において，控訴人が，原判決別紙発明目録記載の請求項１～７の各発明（以下「本件各発明」と総称する。）について，特許を受ける権利を有することを確認する。
第２事案の概要
１本件は，被控訴人・株式会社日鐵テクノリサーチ社（テクノリサーチ社）間の覚書に基づいて，同社が職務発明規定（本件発明考案規定）により控訴人から承継したとして特許を受ける権利に係る本件各発明について特許出願をしたことについて，テクノリサーチ社の従業員であった控訴人が，本件各発明は控訴人による自由発明に当たると主張して，被控訴人に対し，控訴人に特許を受ける権利の属することの確認を求めた訴訟である。
原判決は，控訴人の請求を棄却した。
２前提となる事実
原判決の「事実及び理由」欄の第２，１項のとおりである。
３争点及びこれに対する当事者の主張
本件の争点は，以下の２点である。
①本件各発明は職務発明に該当するか否か。
②本件発明考案規定により特許を受ける権利が承継されたか否か(1)争点①（本件各発明は職務発明に該当するか否か）について
（控訴人の主張）
本件各発明は，以下のとおり，控訴人の自由発明であって，職務発明に当たらない。
ア本件各発明は，ドラフトサーベイに用いるものであるところ，ドラフトサーベイは，港湾運送事業法の規定上，国土交通大臣の許可を受けた者しかその事業を行うことができない。ところが，テクノリサーチ社は，その許可を受けておらず，将来的にもそのような許可を受けてドラフトサーベイを行う予定はないから，本件各発明はテクノリサーチ社の業務範囲に属しない。また，本件各発明に係る傾斜測定器は，ドラフトサーベイに関する特定計量器に当たり，これを製造する場合には，あらかじめ計量法４０条１項の届出をしなければならないところ，テクノリサーチ社は当該届出をしていなかった。このような製造が，テクノリサーチ社の業務範囲に属することはなく，また，控訴人の業務範囲に属するはずがない。さらに，テクノリサーチ社の商業登記簿謄本に係る履歴事項全部証明書の「目的」欄には，測定器の開発・発明は記載されていないから，本件各発明は同社の業務範囲に属しない。
加えて，控訴人は，被控訴人・テクノリサーチ社間の業務委託契約に係る業務に従事し，テクノリサーチ社に多大な利益をもたらしたのに，テクノリサーチ社から適正な報酬を得られておらず，このことは，テクノリサーチ社が，控訴人の構築した体制及び是正活動は同社の業務範囲に属しない発明と考えていたためであろうから，是正業務等はテクノリサーチ社の業務範囲に属しないというべきである。イテクノリサーチ社は，控訴人に対してドラフトサーベイに用いる本件各発明を職務として行うよう命令したことはなかった。また，控訴人は，テクノリサーチ社への転籍以降，その職務として，あくまでドラフトサーベイの是正活動（厳正化活動）に従事していたのであって，ドラフトサーベイ自体を行っていたのではない。また，控訴人が引き受けた是正活動は，①Constantの是正，②Tank内の残水量の確定についての船長との話合い，③積載量が少なくならないよう船長に要請することの３点のみであり，それ以外の是正業務は引き受けていない。さらに，本件各発明によると，喫水検査の結果は不正確なものとなるのであり，喫水検査の是正活動を阻害するのであるから，控訴人の職務（同是正活動）には属しない発明であった。しかも，本件各発明につきテクノリサーチ社が負担したのは，約９０００円にすぎない。
そうすると，本件各発明は，控訴人の職務に属するものとはいえないから，職務発明ではなく，控訴人の自由発明に当たる。
（被控訴人の主張）
原判決３頁２０行目から４頁２行目までのとおりである。(2)争点②（本件発明考案規定により特許を受ける権利が承継されたか否か）
について
（被控訴人の主張）
本件発明についての特許を受ける権利は，本件発明考案規定により，控訴人からテクノリサーチ社に移転している。
本件発明考案規定については，平成１９年１０月ころからテクノリサーチ社内のイントラネット上に掲載しており，テクノリサーチ社の社員は，本件発明考案規定をダウンロードする方法により，いつでも本件発明考案規定を確認し得る状態であった。また，テクノリサーチ社の知的財産管理の担当者であったＡが，控訴人に対し，平成２０年４月９日ないし１８日の間に，同規定についての説明も行った。
（控訴人の主張）
控訴人は，本件発明考案規定の存在を知らない。
控訴人は，Ａと会ったことはあるが，そのときに本件発明考案規定の説明を受けたかどうかは記憶にない。
第３当裁判所の判断
当裁判所も，原判決の認定判断は正当であって，控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は，次に付加訂正するほか，原判決の「事実及び理由」中の「第３当裁判所の判断」１及び２（４頁１８行目から８頁１０行目まで）に記載のとおりである。
１４頁２２行目「後記２項」を「後記３項」と改める。２４頁２６行目「認められれば，」の次に「本件発明考案規定の適用のある限り，」を加える。
３５頁２行目「検討する」の次に「（争点①）」を加える。４５頁４行目「ア    」の次に「控訴人は，検査機関によるドラフトサーベイが数十年前からほとんど変わらない方法で実施されており，その結果は甚だ不正確なものであり，船が積んでいる実際の鉄鉱石等の重量が実際よりも大きく計算されていることを認識していたため，ドラフトサーベイの是正のために活動することは，鉄鉱石等の原料輸入の公正な把握につながり，被控訴人の利益にもなると考えて，ドラフトサーベイの是正活動を被控訴人に提案し，控訴人は被控訴人の子会社であるテクノリサーチ社に出向してドラフトサーベイの是正活動を実施することとなった。そこで，」を加え，同頁６行目「行っていた。」を「行うようになった。」と改める。