平成３０年８月２９日判決言渡
平成３０年（行ケ）第１００２６号商標登録取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日平成３０年７月４日
判決
原告         株式会社ヴァンヂャケット
同訴訟   代理人   弁理士          藤沢則   昭
藤   沢   昭太郎
被告        特許庁   長官
同指定   代理人          早川文   宏
平澤芳   行
板谷玲   子
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた裁判
特許庁が異議２０１７－９００１３５号事件について平成３０年１月１１日にした決定を取り消す。
第２事案の概要
本件は，原告が有する以下の商標（以下「本件商標」という。）の商標登録につき，アメリカ合衆国の法人である異議申立人バンズインコーポレイテッド（以下「異議申立人」という。）が，商標法４３条の２に基づき登録異議の申立てをしたところ，特許庁が同登録を取り消す旨の決定をしたことから，原告がその取消しを求めた事案であり，争点は，商標法４条１項１１号該当性の有無である。
１本件商標
原告は，以下の本件商標の商標権者である（甲１，乙１）。
登録番号    第５９１６７３５号
出願日     平成２８年７月２５日
査定日     平成２８年１２月１２日
登録日     平成２９年１月２７日
商標        ＶＡＮＳＮＥＡＫＥＲ（標準文字）
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
第２５類履物
２特許庁における手続の経緯
異議申立人は，平成２９年４月２７日，本件商標登録につき登録異議（異議２０１７－９００１３５号事件）を申し立て，特許庁は，平成３０年１月１１日，本件商標登録を取り消すとの決定をし，同決定謄本は，同月２２日に原告に送達された（乙１，８３，８４，弁論の全趣旨）。
３決定の理由の要点
(1)引用商標
登録番号    第５２４５４７４号
出願日     平成２０年１１月２６日
登録日     平成２１年７月３日
商標        ＶＡＮＳ（標準文字）
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
第２５類被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，
仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
(2)本件商標と引用商標との類否について
ア本件商標について
本件商標は，「ＶＡＮＳＮＥＡＫＥＲ」の文字からなるところ，当該文字は，辞書等に掲載がなく，特定の意味を認識させることのない一種の造語である。本件商標の構成中，語頭の「ＶＡＮＳ」の文字部分は，異議申立人の業務に係る商品「スニーカー」について使用する商標として，我が国の取引者及び需要者の間で広く認識されているから，本件商標が付された商品「履物」に接する者は，本件商標の構成中に含まれる「ＶＡＮＳ」の文字部分に着目し，異議申立人の業務に係る商品あるいはその系列に属する者に関係する商品との強く支配的な印象を受けるものということができる。
これに対し，本件商標の構成中，「Ｓ」の文字部分が重なり合う後半の「ＳＮＥＡＫＥＲ」の文字部分は，その指定商品「履物」に含まれる商品「スニーカー」を表すものであるから，商品の出所識別標識としての機能は果たし得ないものである。したがって，本件商標は，「ヴァンスニーカー」の称呼を生じるほか，「ＶＡＮＳ」の文字部分から，「ヴァンズ」の称呼をも生じ，「異議申立人の業務に係るＶＡＮＳブランド」の観念を生じるものである。
イ引用商標について
引用商標は，「ＶＡＮＳ」の文字からなり，これからは，「ヴァンズ」の称呼を生じるものである。そして，引用商標は，異議申立人の業務に係る商品「スニーカー」について使用され，我が国の取引者及び需要者の間で広く認識されている商標であるから，「異議申立人の業務に係るＶＡＮＳブランド」としての観念を生じるといえる。
ウ本件商標の構成中，商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える「ＶＡＮＳ」の文字部分は，「ＶＡＮＳ」の文字からなる引用商標と文字のつづりを同一にするものであり，両商標からは，同一の「ヴァンズ」の称呼及び「異議申立人の業務に係るＶＡＮＳブランド」の観念が生じるものである。そうすると，本件商標は，引用商標と，外観，称呼及び観念において互いに紛らわしい類似の商標というのが相当である。
(3)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品について本件商標の指定商品は，引用商標の指定商品に含まれる。
(4)まとめ
本件商標は，その商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標（引用商標）と類似する商標であって，引用商標の指定商品と同一又は類似する商品に使用をするものであるから，商標法４条１項１１号に該当する。第３原告主張の取消事由（商標法４条１項１１号該当性の判断の誤り）１本件商標から「ＶＡＮＳ」の部分を抽出して分離観察すべきでないこと(1)本件商標は，同形同大及び同色の欧文字で「ＶＡＮＳＮＥＡＫＥＲ」と一連不可分に表示されており，これに接した者が，明確な示唆等もないのに，前半部「ＶＡＮＳ」の最後の文字「Ｓ」を，後半部を認識するためにもう一度使用して，その語全体を認識することはあり得ず，本件商標は，常に一体として，「ヴァンスニーカー」又は「バンスニーカー」と称呼，認識されるか，「ヴァンズニ―カー」又は「バンズニ―カー」と称呼，認識されるもので，決定のように「ＶＡＮＳ」の部分を抽出して分離観察すべきではない。


(2)本件商標の指定商品「履物」において，「ＳＮＥＡＫＥＲ」は現在ほとんどの若者から中年層まで多くの人が履いている靴であり，本件商標に接した者は，本件商標中の後半にある「ＳＮＥＡＫＥＲ」から直ちに「スニーカー」を想起し，前半の「ＶＡＮ」を認識して，「ヴァンスニーカー」又は「バンスニーカー」と一体として称呼，認識する。
本件商標に接する者が，本件商標の語頭の「ＶＡＮＳ」の文字部分に着目した場合，続く残りの語は，「ＮＥＡＫＥＲ」であるが，この語は，何の意味も有しないから，本件商標を「ヴァンズ・ニーカー」又は「バンズ・ニーカー」と称呼，認識した場合，意味が通らなくなる。そのため，本件商標に接した者は，本件商標の語頭の「ＶＡＮＳ」の文字部分に着目して認識することはなく，本件商標を「ヴァンスニーカー」又は「バンスニーカー」と一連不可分に称呼，認識する。(3)「ＮＥＡＫＥＲ」が指定商品「履物」との関係では何の意味もなく，商品の出所識別標識としての機能を有するものであって，省略されるべき語ではないことからすると，本件商標に接した取引者及び需要者が，本件商標を一体のものとして，「ヴァンズニ―カー」又は「バンズニ―カー」として称呼・認識する可能性もある。
２被告の主張に対して
(1)被告は，商品等のネーミング手法の一つとして，二つの語を各語の構成文字の一部を省略し結合する方法を紹介している。
しかし，被告が挙げる具体例で使用されている各語は，広く一般的に使用され，日本人ならば，その語の観念を瞬時に想起できる語であり，そのために二つの語を各語の構成文字の一部を省略して結合しても，結合した語に接した者は，前の語を認識する場合には，後の語の最初の１字を補って認識し，後の語を認識する場合には，前の語の最後の１字を補って認識することで，前後の二つの語を両方認識することができるものである。
一方，「ＶＡＮＳ」の語は，商標であって固有の意味を有しない造語であり，広く一般的に使用され，日本人ならば，その語の観念を瞬時に想起できる語ではない。そのため，上記具体例と同列に論じることはできず，被告の主張は失当である。(2)本件商標から，「ＶＡＮＳ」の文字部分を要部として抽出して類否判断をすることが許される旨の被告の主張を前提とすると，広く認識されている商標と，当該商標の語が含まれる商標とは，全て類似関係にあることになってしまうが，これは著しく妥当性を欠く。
この点について，「靴及び運動用特殊靴」を指定商品に含む商標出願「ｖａｎｓｙｄｉｃａｌ」(商願２０１６－３６４４０)は，引用商標の存在に基づき，商標法４条１項１１号違反による拒絶理由通知を受けることなく，平成２８年８月２６日に登録査定を受け，同年１０月２１日に設定登録がされているが，これは被告の上記主張と明らかに矛盾する（甲２７１，２７２）。
３以上のとおり，本件商標と引用商標は類似せず，本件商標は商標法４条１項１１号には該当しないから，決定は取り消されるべきものである。
第４被告の主張
１引用商標の周知性について
異議申立人は，商標「ＶＡＮＳ」を，１９６６年（昭和４１年）の設立初期から商品「スニーカー」に使用し，継続して販売してきた。また，我が国においては，商標「ＶＡＮＳ」に係る商品について，靴小売企業である株式会社エービーシー・マート（以下「ＡＢＣ社」という。）が平成３年に国内総代理店となり，平成６年には国内商標使用契約を締結してこれを販売してきた。
そして，①引用商標が，ＡＢＣ社の主力ブランドであること，②ＡＢＣ社は平成２７年までに全国に約８００店の店舗を有し，インターネットを通じた商品販売も行われていること，③ＡＢＣ社の平成２７年２月期における売上高が約２０００億円にも達し，靴小売企業で第１位であって自社ブランドの売上比率が高いこと，④各種ランキング調査において，引用商標に係る商品が上位にランクされていること，⑤引用商標に係る商品「スニーカー」の価格が５０００円から１万円程度であること（乙７０等）からすると，引用商標に係る商品「スニーカー」は，全国で相当数が販売されたということができる。
さらに，引用商標に係る商品は，雑誌，ウェブサイト及び新聞に多数掲載され，テレビＣＭ等により全国的に広告，宣伝されている。
以上を総合してみると，引用商標は，商品「スニーカー」を含む「履物」の分野で，その取引者及び需要者の間で広く認識されるものとなっていたというべきである。
２本件商標と引用商標との類否について
(1)本件商標について
ア本件商標は，「ＶＡＮＳＮＥＡＫＥＲ」の欧文字を標準文字で表してなるところ，各欧文字は，同じ書体，大きさ及び間隔で表記されているから，その外観においては，いずれかの文字で区切って把握するものか一見しては理解できない程に一体的に表されているといえる一方，全体の構成文字数は１０文字とやや冗長である。
また，本件商標の構成全体からは，当該欧文字を英語風に発音した「ヴァンスニーカー」又は「ヴァンズニーカー」の称呼を生じ得るものといえる。さらに，本件商標から生じ得る観念についてみるに，その構成全体が一つの成語として特定の意味を有する一般的な語ということはできない。他方，上記のとおり，「ＶＡＮＳ」は，「履物」の分野で，その取引者及び需要者の間で広く認識される商標であるところ，本件商標の構成中，目に留まりやすい語頭に表された「ＶＡＮＳ」の文字部分は，上記商標「ＶＡＮＳ」とその構成文字を同じくするものであるから，本件商標に接する者は，その指定商品との関係において，まず，本件商標の語頭の「ＶＡＮＳ」の文字部分に着目し，広く認識される商標「ＶＡＮＳ」を表すものと理解するといえる。


また，本件商標に接する者が，その指定商品との関係において，本件商標の構成中，４文字目から表示された「ＳＮＥＡＫＥＲ」を認識した場合は，指定商品に含まれる商品の普通名称である「スニーカー」を表すものと理解するともいえる（乙７４，７５）。
イ商品等のネーミング手法について
商品等のネーミングの基本的な手法として，二つの語を各語の構成文字の一部を省略し結合するといった方法が紹介されており，このときに元の語の意味やイメージを保ちながら省略・結合することも肝要とされている（乙７６の１）。このことは，実際にそのようなネーミングが行われていることからも分かる（乙７７～８１）。
ウ需要者のブランドに対する関心について
近年，カジュアルスニーカーの売行きが好調でブームとなっており（乙１１，８２），我が国のインターネット上のウェブサイトには，商品「スニーカー」のランキングがブランド別に多数掲載されている実情があるほか（乙６７～７３），ファッション雑誌でもスニーカーに関しブランドに着目した記事の掲載がされている実情等もみられることから（甲６５，１０８，１７４，１８５，１９８，２１３，２１５等），商品「スニーカー」に関連する需要者は，特にそのブランドに注目して商品を選択，購入する傾向にあるといえる。
エ小括
以上を総合考慮すると，本件商標の構成中，異議申立人の業務に関するものとして広く認識される商標「ＶＡＮＳ」の文字部分が，商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるといえるから，本件商標のうち，「ＶＡＮＳ」の文字部分を要部として抽出し，当該文字部分のみを引用商標と比較して商標の類否判断をすることも許されるというべきである。
(2)    引用商標の観念について
引用商標は，成語として特定の意味を有する一般的な語ではないが，上記のとおり，異議申立人の業務に係る商品について使用され，「履物」の取引者及び需要者の間で広く認識される商標であるから，「異議申立人の業務に係るＶＡＮＳブランド」の観念を生じるといえる。
(3)    本件商標と引用商標の類否について
本件商標のうち，商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える「ＶＡＮＳ」の文字部分と引用商標とは，外観，称呼及び観念がいずれも同一である。そうすると，本件商標と引用商標は，本件商標がその指定商品に使用された場合に，商品の出所につき誤認混同を生じるおそれのある類似の商標というべきである。
第５当裁判所の判断
１引用商標の周知性について
(1)前提となる事実
証拠及び弁論の全趣旨によると，次の事実を認めることができる。ア異議申立人は，１９６６年（昭和４１年）にＡがＢらとともにアメリカ合衆国カルフォルニア州アナハイムでオープンしたスニーカー等の靴を製造・販売するショップに端を発している。異議申立人のスニーカーはスケートボードに適したものとして米国において人気を集め，異議申立人は次第に業務を拡大したものの，業務拡大に伴って負債が膨らみ，１９８４年（昭和５９年）に経営破たんした。その後，経営再建を果たした異議申立人は，その業務を世界的に展開していき，各種の音楽やスポーツのイベントのスポンサーとなるなどして，そのブランドである「ＶＡＮＳ」の知名度を上げていった。スニーカーを中心とした「ＶＡＮＳ」ブランドの商品の売上げは，２００４年（平成１６年）の時点で３０５億円，２０１６年（平成２８年）の時点で１２００億円となり，同年には，海外において複数のメディアが，異議申立人の企画した「ＶＡＮＳ」ブランド５０周年記念キャンペーンについて取り上げ，日本国内でも，雑誌において「ＶＡＮＳ」ブランドが５０周年であることが取り上げられ，それに関連したイベントが開催されるなどした。（甲３の１・２，甲４の１～３，甲５～２９，２２８，２３３，乙３の１，乙４，５）イ日本では,靴の大手小売りチェーンであるＡＢＣ社が，平成３年に国内総代理店となり，平成６年には「ＶＡＮＳ」の国内商標の使用契約を締結し，現在までにスニーカーを中心とした「ＶＡＮＳ」ブランドの靴や他のアパレル製品をインターネット上のウェブサイトやＡＢＣ社の店舗において販売している。また，ＡＢＣ社以外の他の小売業者も「ＶＡＮＳ」ブランドの靴（主にスニーカー）を販売している。「ＶＡＮＳ」ブランドの靴の価格は，１足５０００円から１万円程度である。（甲４の１・２，乙４，６，乙７の１，乙９，１０，２３～２８，３１～３９，４１，４３～４９，５１，５２，５４～５６，６１～６３，６６，６９，７０，７２）
ウＡＢＣ社は，平成２７年２月期末で日本国内において合計７８４店舗を有しており，店舗数は靴小売りの業界内で３位である。また，ＡＢＣ社の国内での売上高は，平成２７年２月期には約１６００億円であった。（乙７の１・２，乙８，１０，乙１１の１）
ＡＢＣ社は，「ＶＡＮＳ」ブランドの靴の自社開発も手掛けており，「ＶＡＮＳ」ブランドを含む自社開発の商品の比率は，平成２７年２月時点で４６．５パーセントであり，「ＶＡＮＳ」ブランドの靴の売上げは，ＡＢＣ社が取り扱うブランドの中でも上位に入っている（乙１０，乙１１の１，乙４３）。エ平成２４年から平成２８年までの間に，日本国内において，ファッション雑誌等に合計で２００回以上，「ＶＡＮＳ」ブランドの靴に関する記事や広告等が掲載された。雑誌の中には数十万部の発行部数のものも含まれていて，それらの雑誌の総発行部数は２６００万部以上となる。上記雑誌に掲載された記事等の大部分は，スニーカーとともに引用商標や「ＶＡＮＳ」の欧文字をデザイン化した別紙記載の商標（以下「使用商標」という。）を表示したものであり，上記記事等の中に，引用商標は約１８０回，使用商標は約５０回表示されており，全面記事（掲載頁全体が，「ＶＡＮＳ」の商品を主体とする記事であるもの）の数も約１４０に上っている。（甲３０～２３６，乙１２～２１）


また，ＡＢＣ社は，平成２３年から平成２８年までの間に，俳優等を起用して「ＶＡＮＳ」ブランドのスニーカー，ブーツ及びダンスシューズに関するＴＶＣＭを複数放映しており，ＣＭ中に使用商標が表示されているものもある（乙２２～２８）。加えて，平成１７年から平成３０年にかけて，複数の全国紙を含む新聞や各社のウェブサイトにおいて，「ＶＡＮＳ」が，スニーカーの人気ブランド，有名ブランドである旨の紹介がされた（乙２９，３２，３３，３６，４２，５０，５５，６７，６８，７０～７３）。
(2)判断
前記前提事実からすると，本件商標登録の出願及び査定の時期までの間に，日本国内において，靴の大手小売りチェーンであるＡＢＣ社が中心となって，「ＶＡＮＳ」ブランドのスニーカーを始めとした靴が，一般消費者に対し，これまで相当多数量販売されてきたものと推認することができる。また，本件商標登録の出願及び査定に近接した時期において，引用商標及び引用商標と同じ欧文字の「ＶＡＮＳ」をデザイン化した使用商標が，スニーカーなどとともにファッション雑誌等で多数回取り上げられるなど，「ＶＡＮＳ」ブランドについて，大規模な広告宣伝活動が展開されており，「ＶＡＮＳ」ブランドは，スニーカーの人気ブランド，有名ブランドといわれるようになっていたものと認められる。
以上の事実からすると，「ＶＡＮＳ」の欧文字からなる引用商標は，本件商標登録の出願及び査定の時点において，日本国内において，スニーカーを中心とした履物の分野で，一般消費者の間で周知となっていたものと認められる。
２   本件商標と引用商標の類否について
(1)   本件商標の分離観察の可否について
ア本件商標のように，標準文字で一連に記載されたものであっても，それがいくつかの文字等を組み合わせた結合商標と解されるもので，かつその一部が需要者に対して，商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものである場合やそれ以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないと認められる場合などには，当該一部を抽出し，この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否判断をすることも許される（最高裁昭和３７年（オ）第９５３号同３８年１２月５日第一小法廷判決・民集１７巻１２号１６２１頁，最高裁平成３年（行ツ）第１０３号同５年９月１０日第二小法廷判決・民集４７巻７号５００９頁，最高裁平成１９年（行ヒ）第２２３号同２０年９月８日第二小法廷判決・裁判集民事２２８号５６１頁参照）。
イこれを本件についてみるに，   本件商標である「ＶＡＮＳＮＥＡＫＥＲ」は，全体としてみた場合，それ自体としては何の意味もない造語である。そして，前記１で検討したように，「ＶＡＮＳ」の欧文字からなる引用商標が，スニーカーを中心とした履物の分野で周知であり，出所識別標章として，一般消費者の間で強い識別力を持つものであることからすると，本件商標の語頭にある「ＶＡＮＳ」も本件商標の指定商品である「履物」との関係では強い識別力を持つものといえる。他方，本件商標から語頭の「ＶＡＮＳ」を除いた残りの部分である「ＮＥＡＫＥＲ」はそれ自体としては何の意味もない語であるところ，そこに直前に置かれた「Ｓ」（換言すると，「ＶＡＮＳ」に用いられている「Ｓ」）を足した「ＳＮＥＡＫＥＲ」は，指定商品である履物の一種であるスニーカーを表示する語として，我が国においても広く知られていること，一般消費者向けの商品等に関して，二つの語を結合するときに，一方の語の末尾と他方の語の語頭とで共通する文字を敢えて省略して商品名等をネーミングする手法が見られること（乙７６の１，乙７７～８１）からすると，「ＮＥＡＫＥＲ」は，直前に「Ｓ」を足して，「ＳＮＥＡＫＥＲ」と認識される可能性が高いということができる。しかるところ，「ＳＮＥＡＫＥＲ」の語は，指定商品である履物の一種を表す語として，指定商品との関係では，識別力を有さないものであるから，「ＮＥＡＫＥＲ」の部分は，指定商品との関係での識別力は，上記のように周知で識別力の強い「ＶＡＮＳ」と比して明らかに弱いものといえる。以上からすると，本件商標からその要部として「ＶＡＮＳ」の部分を抽出して，類否判断することが許されるというべきである。
(2)類否判断
本件商標からその要部である「ＶＡＮＳ」を抽出した場合，本件商標の要部である「ＶＡＮＳ」と標準文字で欧文字の「ＶＡＮＳ」を横書きしてなる引用商標は，外観が同一といえる上，両者からは共に「ヴァンズ」との称呼が生じる。また，前記で認定したように，「ＶＡＮＳ」ブランドについて，スニーカーを中心とした商品が日本において相当多数量販売されており，かつ引用商標や「ＶＡＮＳ」の欧文字をデザイン化した使用商標がスニーカーなどとともにファッション雑誌等で多数回取り上げられるなど大規模な広告宣伝活動がされているから，本件商標の要部である「ＶＡＮＳ」及び引用商標からは，共に「スニーカーを中心として展開されている異議申立人の業務に係るＶＡＮＳブランド」といった観念も生じるものと認められる。
以上のとおり，本件商標の要部と引用商標は，外観，称呼及び観念を共通にしており，本件商標がその指定商品である「履物」に使用された場合，引用商標と出所混同のおそれがあるということができるから，本件商標と引用商標は類似しているものと認められる。
(3)原告の主張について


平成２６年９月１１日判決言渡
平成２５年（行ケ）第１０２７５号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年７月１５日
判決
原告      株式会   社ブリ   ヂスト   ン
訴訟代   理人弁   理士   杉村憲   司
同塚   中哲雄
同冨   田和幸
被告   住友ゴ   ム工業   株式会   社
訴訟代   理人弁   理士   秋山文   男
同植   田計幸
同神   童利勝
主文
１特許庁が無効２０１３－８０００３４号事件について平成２５年９月３日にした審決のうち，特許第４５８１１１６号の請求項１ないし３及び５ないし１４に係る発明についての審判請求は成り立たないとの部分を取り消す。２原告のその余の請求を棄却する。
３訴訟費用はこれを１４分し，その１を原告の負担とし，その余は被告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が無効２０１３－８０００３４号事件について平成２５年９月３日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等（当事者間に争いがない。）被告は，発明の名称を「加硫ゴム組成物，空気入りタイヤおよびこれらの製造方法」とする特許第４５８１１１６号（平成２０年９月２日出願（パリ条約による優先権主張平成１９年９月１０日），平成２２年９月１０日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は１４である。）の特許権者である。原告は，平成２５年２月２６日，特許庁に対し，本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をし，特許庁は，この審判を，無効２０１３－８０００３４号事件として審理した後，同年９月３日，「本件審判の請求は，成り立たない。審判費用は，請求人の負担とする。」との審決をし，審決の謄本を，同月１２日，原告に送達した。
原告は，同年１０月１１日，上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。
２特許請求の範囲
本件特許の特許請求の範囲の記載は，次のとおりである（甲１２。以下，請求項の番号に従い，順次「本件発明１」，「本件発明２」などといい，これらの発明を総称して「本件発明」という。また，本件特許の明細書を，以下「本件明細書」という。）。
【請求項１】
天然ゴム，変性天然ゴム，アクリロニトリルブタジエンゴムおよびポリブタジエンゴムの少なくともいずれかからなるゴム成分と，化学変性ミクロフィブリルセルロースと，を含有する加硫ゴム組成物。
【請求項２】
前記化学変性ミクロフィブリルセルロースにおける化学変性がアセチル化，アルキルエステル化，複合エステル化，β－ケトエステル化，アリールカルバメート化からなる群から選択された少なくとも１種である，請求項１に記載の加硫ゴム組成物。
【請求項３】
前記化学変性ミクロフィブリルセルロースは，置換度が０．２～２．５の範囲内となるように化学変性されてなる，請求項１または２に記載の加硫ゴム組成物。
【請求項４】
前記化学変性ミクロフィブリルセルロースの平均繊維径は，４ｎｍ～１μｍの範囲内である，請求項１～３のいずれかに記載の加硫ゴム組成物。
【請求項５】
前記化学変性ミクロフィブリルセルロースの含有量は，前記ゴム成分１００質量部に対して１～５０質量部の範囲内である，請求項１～４のいずれかに記載の加硫ゴム組成物。
【請求項６】
前記ゴム成分は，前記天然ゴムおよび前記変性天然ゴムの少なくともいずれかからなる，請求項１～５のいずれかに記載の加硫ゴム組成物。
【請求項７】
請求項１～６のいずれかに記載の加硫ゴム組成物を用いてなる空気入りタイヤ。
【請求項８】
天然ゴム，変性天然ゴム，アクリロニトリルブタジエンゴムおよびポリブタジエンゴムの少なくとも１種類のゴム成分を含むゴムラテックスに，化学変性ミクロフィブリルセルロースを前記ゴム成分１００質量部に対して１～５０質量部を混合，乾燥してマスターバッチを調製することを特徴とする加硫ゴム組成物の製造方法。
【請求項９】
前記混合がホモジナイザーによる混合方法である，請求項８に記載の加硫ゴム組成物の製造方法。
【請求項１０】
前記乾燥が加熱オーブン中での乾燥，自然乾燥およびパルス乾燥のいずれかの乾燥方法である，請求項８または９に記載の加硫ゴム組成物の製造方法。
【請求項１１】
前記化学変性ミクロフィブリルセルロースにおける化学変性がアセチル化，アルキルエステル化，複合エステル化，β－ケトエステル化，アリールカルバメート化からなる群から選択された少なくとも１種である，請求項８～１０のいずれかに記載の加硫ゴム組成物の製造方法。
【請求項１２】
前記化学変性ミクロフィブリルセルロースは，置換度が０．２～２．５の範囲内となるように化学変性されてなる，請求項８～１１のいずれかに記載の加硫ゴム組成物の製造方法。
【請求項１３】
前記化学変性ミクロフィブリルセルロースの平均繊維径は，４ｎｍ～１μｍの範囲内である，請求項８～１２のいずれかに記載の加硫ゴム組成物の製造方法。
【請求項１４】
請求項８～１３いずれか記載の加硫ゴム組成物の製造方法において調製され
たマスターバッチに配合剤を混練する工程と，
加硫剤及び加硫促進剤を加えて混練する工程と，
これをタイヤ金型で加圧・加熱下で加硫する加硫工程を有する空気入りタイヤの製造方法。
３審決の理由
審決の理由は，別紙審決書写しのとおりであり，その要旨は，次のとおりである。
ア本件発明１ないし３，５及び６は，特開平９－２２１５０１号公報（甲１。以下「甲１文献」という。）に記載された発明であるということはできない。
イ本件発明１ないし３，５ないし１４は，特表２００２－５２４６１８号公報（甲３。以下「甲３文献」という。）に記載された発明を主たる引用発明として，また，本件発明４は，甲１文献に記載された発明を主たる引用発明として，いずれも当該発明から当業者が容易に発明をすることができたものであるということはできない。


審決が上記結論を導くに当たり認定した，甲１文献に記載された発明（以下「甲１発明」という。）の内容，本件発明１と甲１発明との一致点及び相違点，甲３文献に記載された発明（以下，同文献に記載された物の発明を「甲３発明Ａ」，物を生産する方法の発明を「甲３発明Ｂ」といい，これらを総称して「甲３発明」という。）の内容，本件発明１と甲３発明Ａとの一致点及び相違点，本件発明８と甲３発明Ｂとの一致点及び相違点，並びに本件発明４と甲１発明との一致点及び相違点は，次のとおりである。
ア本件発明１と甲１発明との対比
甲１発明の内容
「天然ゴム３０部を含む成分に，セルロースパウダー（ＫＣフロックＷ－１００，平均粒子径＝３７μｍ，日本製紙製）の表面をアセチル化，プロピオニル化，ブチリル化，アセチルプロピオニル化若しくはアセチルブチリル化した表面アシル化セルロース，又は，木粉（１００メッシュパス，平均粒子径＝８８μｍ）の表面をアセチル化した表面アシル化リグノセルロース１５部を添加し，混練して調製された架硫ゴムをホットプレスして得られるゴム成形物」。
一致点
「天然ゴムからなるゴム成分と，セルロースを化学変性したものと，を含有する加硫ゴム組成物。」である点。
相違点（以下「相違点１」という。）
セルロースを化学変性したものについて，本件発明１は「化学変性ミクロフィブリルセルロース」であると特定するのに対し，甲１発明は「セルロースパウダー（ＫＣフロックＷ－１００，平均粒子径＝３７μｍ，日本製紙製）の表面をアセチル化，プロピオニル化，ブチリル化，アセチルプロピオニル化若しくはアセチルブチリル化した表面アシル化セルロース，又は，木粉（１００メッシュパス，平均粒子径＝８８μｍ）の表面をアセチル化した表面アシル化リグノセルロース」である点。
イ本件発明１と甲３発明Ａとの対比
甲３発明Ａの内容
「スチレン－ブタジエンコポリマー（ＳＢＲＢｕｎａ    ＶＳＬ５５２５－１／Ｂａｙｅｒ）７３．５重量％，クロロジメチルイソプロピルシラン変性セルロースミクロフィブリル１８．４重量％を含むエラストマー組成物を加硫して得られる加硫エラストマー」。
一致点
「ゴム成分と，化学変性ミクロフィブリルセルロースと，を含有する加硫ゴム組成物。」である点。
相違点（以下「相違点２」という。）
ゴム成分について，本件発明１は「天然ゴム，変性天然ゴム，アクリロニトリルブタジエンゴムおよびポリブタジエンゴムの少なくともいずれかからなるゴム成分」であるのに対し，甲３発明Ａは「スチレン－ブタジエンコポリマー（ＳＢＲＢｕｎａ    ＶＳＬ５５２５－１／Ｂａｙｅｒ）」である点。
ウ本件発明８と甲３発明Ｂとの対比
甲３発明Ｂの内容
「スチレン－ブタジエンコポリマー（ＳＢＲＢｕｎａ    ＶＳＬ５５２５－１／Ｂａｙｅｒ）７３．５重量％，クロロジメチルイソプロピルシラン変性セルロースミクロフィブリル１８．４重量％を含むエラストマー組成物を製造する工程，該エラストマー組成物を加硫する工程を含む加硫エラストマーの製造方法」。
一致点
「ゴム成分と化学変性ミクロフィブリルセルロースとを含む加硫ゴム組成物の製造方法。」である点。
相違点（以下「相違点３」という。）
本件発明８は「天然ゴム，変性天然ゴム，アクリロニトリルブタジエンゴムおよびポリブタジエンゴムの少なくとも１種類のゴム成分を含むゴムラテックスに，化学変性ミクロフィブリルセルロースを前記ゴム成分１００質量部に対して１～５０質量部を混合，乾燥してマスターバッチを調製すること」を特定事項とするのに対し，甲３発明Ｂはこのようなマスターバッチの調製に係る特定事項を有していない点。
エ本件発明４と甲１発明との対比
甲１発明の内容
一致点
「天然ゴムからなるゴム成分と，セルロースを化学変性したものと，を含有する加硫ゴム組成物。」である点。
相違点（以下「相違点４」という。）
セルロースを化学変性したものについて，本件発明４は「化学変性ミクロフィブリルセルロース」であって，「平均繊維径は，４ｎｍ～１μｍの範囲内である」と特定するのに対し，甲１発明は「セルロースパウダー（ＫＣフロックＷ－１００，平均粒子径＝３７μｍ，日本製紙製）の表面をアセチル化，プロピオニル化，ブチリル化，アセチルプロピオニル化若しくはアセチルブチリル化した表面アシル化セルロース，又は，木粉（１００メッシュパス，平均粒子径＝８８μｍ）の表面をアセチル化した表面アシル化リグノセルロース」であって，平均繊維径についての特定がない点。
第３原告の主張
審決には，本件発明１と甲１発明との間の相違点１の認定の誤り（取消事由１），相違点１についての判断の誤り（取消事由２），本件発明２，３，５及び６の甲１発明を引用発明とする新規性の判断の誤り（取消事由３），本件発明１の甲３発明Ａを引用発明とする容易想到性の判断の誤り（取消事由４），本件発明８の甲３発明Ｂを引用発明とする容易想到性の判断の誤り（取消事由５），本件発明２，３，５ないし７及び９ないし１４の甲３発明を引用発明とする容易想到性の判断の誤り（取消事由６），並びに本件発明４の甲１発明を引用発明とする容易想到性の判断の誤り（取消事由７）があり，これらの誤りはいずれも審決の結論に影響するものであるから，審決は違法として取り消されるべきである。
１取消事由１（本件発明１と甲１発明との間の相違点１の認定の誤り）審決は，本件発明１について，化学変性ミクロフィブリルセルロースの形態のセルロースをゴム成分などに添加・配合し混合した後，加硫することで得られるゴム組成物であると認定した上，本件発明１の加硫ゴム組成物の原料物質である化学変性ミクロフィブリルセルロースと，甲１発明のゴム成形物の原料物質である表面アシル化セルロースないし表面アシル化リグノセルロースとの相違をもって，本件発明１と甲１発明との相違点１と認定した。しかしながら，組成物発明は，各成分を混合して得られる組成物の発明であり，審決が，セルロースを化学変性したものについて，加硫して得られるゴム組成物中での状態を対比せずに，ゴム成分に配合する前の状態を対比して相違点１としたのは誤りである。


すなわち，原料として用いるセルロースが化学変性ミクロフィブリルセルロースの形態でないセルロースである加硫ゴム組成物であっても，かかるセルロースを天然ゴムなどのゴム成分に添加，混合し，加硫した後の状態が，化学変性ミクロフィブリルセルロースの形態のセルロースを天然ゴムなどのゴム成分に添加，混合し，加硫した後の状態と同一であれば，本件発明１の加硫ゴム組成物に該当する。つまり，本件発明１と甲１発明との間に相違点があることを示すには，原料での対比では不十分であり，加硫して得られる状態での対比を要する。
被告は，本件発明１は，加硫後のゴム組成物中に結果としてミクロフィブリル化した状態の化学変性セルロースが含まれた物の発明として要旨認定さ
の審決の認
定のとおりの内容であり，加硫して得られる状態の加硫ゴム組成物中に化学変性ミクロフィブリルセルロースの形態のセルロースの存在を要するものではない。
２取消事由２（相違点１についての判断の誤り）
審決に前記１のとおりの相違点１の認定の誤りがある以上，審決による同相違点についての判断にも誤りがある。
そして，加硫して得られるゴム組成物中における化学変性セルロースの状態を対比すると，本件発明１と甲１発明との間に相違点はない。すなわち，原告従業員作成の実験成績証明書（甲５。以下「原告実験成績証明書」という。）によれば，本件発明１に相当する加硫ゴム組成物中において凝集した変性ミクロフィブリルセルロースと，甲1発明に相当する加硫ゴム組成物中において一部解繊したアセチル化セルロースとは同様の形状であり，差異はない。
よって，甲１発明における表面アシル化セルロースないし表面アシル化リグノセルロースは，本件発明１における化学変性ミクロフィブリルセルロースに相当する。
３取消事由３（本件発明２，３，５及び６の甲１発明を引用発明とする新規性の判断の誤り）
審決に前記1及び２のとおりの相違点１の認定及び判断の誤りがある以上，かかる誤った認定及び判断を前提とする審決の本件発明２，３，５及び６の新規性についての判断にも誤りがある。すなわち，甲1発明とこれらの発明との間に相違点はなく，これらの発明に新規性はない。
４取消事由４（本件発明１の甲３発明Ａを引用発明とする容易想到性の判断の誤り）
審決は，甲３文献における単なる一実施形態にすぎない甲３発明Ａにおいて，そこで用いられている特定のゴム成分を他のゴム成分に代えようとする動機は見当たらないとして，甲３発明Ａにおけるスチレン－ブタジエンコポリマーを天然ゴムやポリブタジエンゴムなどとすることは想到容易であるとはいえないと判断した。
しかしながら，審決の判断は，次のとおり誤りである。ア甲３文献には，変性ミクロフィブリルを加硫されたタイヤ用のエラストマーへの強化充填剤として添加することが開示され，甲３発明Ａは，加硫エラストマーにスチレン－ブタジエンコポリマーを用いて，かかる強化充填剤としての効果を確認するものである。そうすると，この記載に接した当業者ならば，加硫されるゴム成分として，スチレン－ブタジエンコポリマーに代えて，いずれも周知のゴム成分である天然ゴム，変性天然ゴム，アクリロニトリルブタジエンゴム及びポリブタジエンゴム（以下，これら四種のゴム成分を総称して，単に「天然ゴム等」ということがある。）を用いても，変性ミクロフィブリルが加硫エラストマーへの強化充填剤としての効果を同様に奏すると理解するのが自然である。
よって，甲３発明Ａにおいて加硫されるエラストマーとして，スチレン－ブタジエンコポリマーに代えて天然ゴム等を用いることは，当業者が容易に想到し得る事項にすぎない。
イ甲３発明Ａは，ミクロフィブリルの表面に存在するヒドロキシル官能基を有機化合物によりエーテル化することで，ミクロフィブリルの親水性を著しく弱めるものであり，甲３文献には，変性表面を持つミクロフィブリルが，エラストマー中で均質に分散され，その機械的特性に著しい改善をもたらすと記載されている。
一方，甲１文献には，セルロース及びリグノセルロースの表面を高度にアシル化することによって疎水性にすることを目的とし，この表面アシル化リグノセルロースを天然ゴムに配合して加硫ゴムを調製したところ，表面アシル化リグノセルロースのゴム中での分散性が良好であったとの記載があり，甲３発明Ａと目的及び作用効果が共通する。
また，特開２００６－２０６８６４号公報（以下「甲２文献」という。）には，天然ゴム又は天然ゴム及びポリブタジエンゴムに，微小繊維状セルロースを配合してマスターバッチを調製し，得られたゴム組成物を加硫して加硫ゴムシートとしたところ，微小繊維状セルロースの分散性が良好であり，これにより，ゴム補強性と耐疲労性のバランスが取れたゴム組成物を得ることができるとの記載があり，セルロースの均一な分散による機械的特性の改善という点で，甲３発明Ａと作用効果が共通する。そして，甲３発明Ａ及び甲２文献に記載された事項は，いずれもゴム組成物及びそれを用いたタイヤという共通の技術分野に属する。そうすると，当業者であれば，甲３発明Ａにおいて，スチレン－ブタジエンコポリマーを，甲１文献に記載された天然ゴムや甲２文献に記載された天然ゴムないしポリブタジエンゴムに置き換えても，化学変性ミクロフィブリルセルロースがゴム中に良好に，すなわち均質に分散することによって，ゴム組成物の機械的特性に著しい改善をもたらすと理解するのが自然である。
したがって，当業者には，甲３発明Ａにおいて，スチレン－ブタジエンコポリマーに代えて，天然ゴムやポリブタジエンゴムを使用する動機がある。
被告は，本件発明１が，天然ゴム等のゴム成分と化学変性ミクロフィブリルセルロースとを含有することで，甲１文献ないし甲３文献の記載から予測することのできない顕著な効果を奏すると主張する。
しかし，本件発明１は上記主張のような顕著な効果を格別奏するものではない。
すなわち，原告実験成績証明書によれば，スチレン－ブタジエンコポリマーに化学変性ミクロフィブリルを混合することで，混合しない場合と比べて引張強度が向上し，破断伸びが大きくなるのに対し，天然ゴムに化学変性ミクロフィブリルを混合すると，混合しない場合と比べて引張強度が低下し，破断伸びが小さくなってしまう。また，化学変性ミクロフィブリルを混合したゴム組成物中のスチレン－ブタジエンコポリマーを天然ゴムに代えた場合，化学変性ミクロフィブリルを混合しないゴム組成物中のスチレン－ブタジエンコポリマーを天然ゴムに代えた場合と比較すると，引張強度の向上の程度は小さく，破断伸びは向上から悪化に転じ，操縦安定性は悪化の程度がより大きくなってしまうのである。
５取消事由５（本件発明８の甲３発明Ｂを引用発明とする容易想到性の判断の誤り）


審決は，甲３発明Ｂにおけるスチレン－ブタジエンコポリマーを天然ゴムやポリブタジエンゴムなどとすることは想到容易であるとはいえない，また，甲３文献にはゴム組成物中における化学変性ミクロフィブリルセルロースの良好な分散性を解決課題とするとの記載ないし示唆はなく，甲２文献に記載されているようなマスターバッチを調製する技術を甲３発明Ｂに適用する動機はない，と判断した。
しかしながら，審決の判断は，次のとおり誤りである。ア甲３文献のスチレン－ブタジエンコポリマーに代えて周知のゴム成分である天然ゴム等を用いることは当業者が容易に想到し得る事項にすぎないこと，甲３発明Ｂにおいて，スチレン－ブタジエンコポリマーに代えて，甲１文献に記載された天然ゴムや，甲２文献に記載された天然ゴム，ポリと同様である。
イ甲３文献には，ゴム組成物（エラストマー組成物）中における化学変性ミクロフィブリルの良好な分散性を解決課題とすることの記載（【０１７８】）や，固形の有機媒体であるエラストマー中における化学変性ミクロフィブリルの良好な分散性を解決課題とすることについての示唆もある（【００１０】，【００１３】，【０１０３】）。したがって，甲３文献には，ゴム組成物中における化学変性ミクロフィブリルセルロースの良好な分散性を解決課題とすることの記載ないし示唆はないとの審決の認定は誤りである。
そして，甲２文献においても，微小繊維状セルロースの良好な分散性が解決課題であり，甲３発明Ｂと甲２文献とは解決課題が共通するから，当業者には，甲３発明Ｂにおいて，甲２文献に記載のマスターバッチを調製する技術を適用する動機があるし，甲２文献に記載されているようなマスターバッチを調製する技術は周知慣用技術である。
したがって，甲３発明Ｂにおいて，マスターバッチを調製する技術を適用することは，当業者が容易に想到し得る事項にすぎない。被告は，本件発明８が，甲１文献ないし甲３文献の記載から予測することのできない顕著な効果を奏すると主張する。
しかし，本件発明８がゴム成分として天然ゴム等の少なくともいずれかを使用することで，格別顕著な効果を奏するものではないし，ゴムラテックスに化学変性ミクロフィブリルセルロースを混合，乾燥してマスターバッチを調製することで，甲１文献ないし甲３文献の記載から予測することができない格別顕著な効果を奏することもない。
原告実験成績証明書によれば，スチレン－ブタジエンコポリマーに化学変性ミクロフィブリルをウェット混合することで，混合しない場合に比べて引張強度が向上し，破断伸びが大きくなるのに対し，天然ゴムに化学変性ミクロフィブリルをウェット混合すると，混合しない場合に比べて引張強度が低下し，破断伸びが小さくなってしまう。また，化学変性ミクロフィブリルを混合したゴム組成物中のスチレン－ブタジエンコポリマーを天然ゴムに代え，かつ混合方法をドライ混合からウェット混合に代えた場合，化学変性ミクロフィブリルを混合しないゴム組成物中のスチレン－ブタジエンコポリマーを天然ゴムに代え，混合方法を同様に変更した場合と比較して，引張強度の向上の程度は小さく，破断伸び及び操縦安定性は向上から悪化に転じてしまう。６取消事由６（本件発明２，３，５ないし７及び９ないし１４の甲３発明を引用発明とする容易想到性の判断の誤り）
審決に前記４のとおりの相違点２に係る本件発明１の構成についての容易想到性の判断の誤り，及び前記５のとおりの相違点３に係る本件発明８の構成についての容易想到性の判断の誤りがある以上，かかる誤った判断を前提とする審決の本件発明２，３，５ないし７及び９ないし１４の進歩性についての判断にも誤りがあり，これらの発明は，いずれも甲３発明に対して進歩性を有しない。
７取消事由７（本件発明４の甲１発明を引用発明とする容易想到性の判断の誤り）
審決は，甲１発明において，特定のセルロースにすぎない平均粒子径３７μｍのセルロースパウダーや平均粒子径８８μｍの木粉に特に着目し，これらをミクロフィブリルセルロース，すなわち平均径が４ｎｍないし１μｍである細長い糸状のセルロースにすることで加硫ゴム組成物の剛性や補強性を向上させようとする動機は見出せないと判断した。
しかしながら，甲３文献には，ミクロフィブリルの平均直径が「１０Å～５００Å，有利には１５Å～２００Å，さらに詳細には１５Å～７０Å」の間であることが記載されており，甲１発明と甲３発明とが疎水化という点で作用効果が共通するため，当業者には，甲１発明において，甲３文献に記載の平均直径のミクロフィブリルセルロースを適用する動機がある。また，スチレン－ブタジエンコポリマーを使用する甲３発明に甲１発明を適用したり，スチレン－ブタジエンコポリマーに代えて，周知のゴム成分である天然ゴム等を用いることで，当業者は本件発明４を容易に想到し得る。さらに，本件明細書には，平均繊維径が４ｎｍ未満の化学変性ミクロフィブリルセルロースや平均繊維径が１μｍを超える化学変性ミクロフィブリルセルロースを用いた例はなく，化学変性ミクロフィブリルセルロースの平均繊維径が４ｎｍないし１μｍの範囲内にあることで，甲1文献ないし甲３文献の記載から予測することができない格別顕著な効果が奏されることは示されていない。したがって，審決は，甲１発明を引用発明とする本件発明４の容易想到性の判断を誤っている。
第４被告の主張
１取消事由１について
本件発明１は，ゴム成分と化学変性ミクロフィブリルセルロースとを含有する加硫ゴム組成物であって，微粒子の形状からなるセルロースを想定していない。
これに対し，甲1発明において化学変性されるセルロースは「セルロースパウダー（ＫＣフロックＷ－１００，平均粒子径＝３７μｍ，日本製紙製）」あるいは「木粉（１００メッシュパス，平均粒子径＝８８μｍ）」とあるように，平均粒子径が１００μｍ以下の微粉末状のセルロースであって，細長い糸状のセルロースではなく，これらを変性した「表面アシル化セルロース」，「表面アシル化リグノセルロース」と，本件発明１の「化学変性ミクロフィブリルセルロース」の構成が異なることは明らかである。したがって，本件発明１が甲１文献に記載された発明ということはできず，これと同旨の審決の認定判断に誤りはない。
原告は，本件発明１は加硫して得られる状態の加硫ゴム組成物中に化学変性ミクロフィブリルセルロースの形態のセルロースの存在を要するものではないと主張する。
しかし，請求項１の記載に照らして，本件発明１の「加硫ゴム組成物」は，加硫後の時点で「ゴム成分」と「化学変性ミクロフィブリルセルロース」とを「含有する」と，一義的に明確に理解することができるから，そのように解釈されるべきであり，原告の上記主張は誤りである。
２取消事由２について
相違点１の存在を理由に本件発明１が甲１文献に記載された発明ということはできない旨の審決の認定判断に誤りがないのは，前記１のとおりである。原告は，加硫して得られるゴム組成物中での状態を対比すると，本件発明１と甲１発明との間に相違点はないと主張する。


しかし，原告が本件発明１に該当するとする原告実験成績証明書中の実験結果は，繊維分散状態が微細でない凝集塊の状態のセルロースを含む加硫ゴム組成物であり，本件発明１に該当しないから，この実験結果に基づいて本件発明１と甲１発明との間に相違点がないとする原告の主張は誤りである。
３取消事由３について
本件発明２，３，５及び６に係る各請求項は，本件発明１に係る請求項１を直接的に又は間接的に引用するものであり，本件発明１が甲１文献に記載された発明であるといえない以上，本件発明２，３，５及び６についても同様に，甲１文献に記載された発明であるということはできない。
４取消事由４について
原告実験成績証明書によれば，甲３発明Ａは繊維分散状態が微細でない凝集塊の状態のセルロースを含む加硫ゴム組成物であるから，そもそもかかる加硫ゴム組成物のゴム成分を置き換えても，本件発明１にはならない。本件発明１は，天然ゴム等のゴム成分と化学変性ミクロフィブリルセルロースとを含有するという構成で，転がり抵抗特性，操縦安定性及び耐久性（引張強度，破断伸び，引裂強さ）の性能バランスの改善という課題を解決するものである。しかしながら，甲１文献ないし甲３文献には，化学変性ミクロフィブリルセルロースを含有する加硫ゴム組成物における該性能バランスの改善という課題はもとより，転がり抵抗特性や操縦安定性の改善という課題すら開示されていない。
そうすると，天然ゴム等の少なくともいずれかからなるゴム成分が周知であるとしても，また，転がり抵抗特性や操縦安定性の改善という課題が仮に周知であったとしても，化学変性ミクロフィブリルセルロースを含有する加硫ゴム組成物の転がり抵抗特性，操縦安定性等の性能バランスを改善するために，該ゴム成分を用いる示唆等が何ら記載されていない以上，当業者が，周知技術を適用することにより，本件発明１の構成とすることを容易に想到し得たものであるということはできない。
よって，甲３発明Ａにおいて，スチレン－ブタジエンコポリマーに特に着目し，これを他のゴム成分に代えようとする動機が見当たらないとの審決の判断に誤りはない。
本件発明１は，天然ゴム等のゴム成分と化学変性ミクロフィブリルセルロースとを含有することで，転がり抵抗特性，操縦安定性及び耐久性（引張強度，破断伸び，引裂強さ）の性能バランスが顕著に改善され，かつ当該ゴム成分と化学変性ミクロフィブリルセルロースの併用により，前記性能バランスが相乗的に改善されるという顕著な効果を奏するものであり，加えて，操縦安定性（Ｅ＊），転がり抵抗（ｔａｎδ）などの性能を改善するという，甲１文献ないし甲３文献に記載のない異質の効果をも奏するものでもある。すなわち，被告従業員作成の実験成績証明書（甲６。以下「被告実験成績証明書」という。）によれば，ゴム成分としてスチレン－ブタジエンコポリマーを用いた場合に比べて天然ゴムを用いた場合の方が，上記性能バランスが非常に優れていること，ミクロフィブリルセルロースに代えて化学変性ミクロフィブリルセルロースを用いることで，性能バランスが効率的に改善されることが示されている。
原告は，主に引張強度，破断伸び及び操縦安定性の三性能のみの結果に基づいて，本件発明１は顕著な効果を奏していないと主張する。しかし，原告実験成績証明書によっても，引張強度，破断伸び，引裂強さ，操縦安定性及び転がり抵抗の五性能の性能バランスという観点から判断すると，化学変性ミクロフィブリルセルロースを添加することによる合計改善幅は，ゴム成分にスチレン－ブタジエンコポリマーを用いた場合よりも天然ゴムを用いた場合の方が大きいから，当業者の予測を超える顕著な効果が示されている。よって，本件発明１は，甲１文献ないし甲３文献の記載から予測することのできない顕著な効果を奏するものであり，この点からも進歩性を肯定することができる。
５取消事由５について
前記４と同様の理由から，本件発明８において，特定ゴムのスチレン－ブタジエンコポリマーに特に着目し，これを他のゴム成分に代えようとする動機が見当たらないとする審決の判断に誤りはなく，また，前記４と同様の理由から，本件発明８は，甲１文献ないし甲３文献の記載から予測することのできない顕著な効果を奏するものである。
６取消事由６について
本件発明２，３，５ないし７及び９ないし１４に係る各請求項は，請求項１又は８を直接的に又は間接的に引用するものであり，請求項１に係る本件発明１及び請求項８に係る本件発明８が甲３発明から想到容易であるとはいえないのは前記４及び５のとおりである以上，本件発明２，３，５ないし７及び９ないし１４についても同様に，甲３発明から想到容易であるということはできない。
７取消事由７について
本件発明４は，本件発明１と同様，そもそも微粒子の形状からなるセルロースを想定していないものであり，平均径が４ｎｍないし１μｍである細長い糸状のセルロースとして定義されるミクロフィブリルセルロースを化学変性したものを用いるものである。
そして，甲１発明において，化学変性される対象であるセルロースは，平均粒子径が１００μｍ以下の微粉末状のセルロースであって，細長い糸状のセルロースではなく，甲１文献の実施例の記載から認定された甲１発明において，特定のセルロースにすぎないセルロースパウダーや木粉に特に着目し，これらをミクロフィブリルセルロース，すなわち平均径が４ｎｍないし１μｍである細長い糸状のセルロースにすることで課題を解決しようとする動機はそもそも見出すことができない。
よって，本件発明４が甲１発明を引用発明として，当該発明から当業者が容易に発明をすることができたということはできないとの審決の判断に誤りはない。
第５当裁判所の判断
当裁判所は，審決には，本件発明１ないし３，５ないし１４の甲３発明を引用発明とする容易想到性の判断の誤り（取消事由４，５及び６）があり，この判断の誤りは審決の結論に影響するものであるから，審決はその限度で取消しを免れないものの，本件発明４の甲１発明を引用発明とする容易想到性の判断に誤りはなく（取消事由７），これに係る原告の主張は理由がないと判断する。その理由は次のとおりである（以上に鑑み，取消事由１ないし３についての判断は省略する。）。
１取消事由４（本件発明１の甲３発明Ａを引用発明とする容易想到性の判断の誤り）について
審決の判断
審決は，甲３文献中の実施例８の記載内容を踏まえて甲３発明Ａを認定した上，技術思想というより単なる一実施形態にすぎない甲３発明Ａにおいて，そこで用いられている特定のゴム成分（スチレン－ブタジエンコポリマー）に特に着目し，これを他のゴム成分に代えようとする動機は見当たらないとして，本件発明１は甲３発明Ａから当業者が容易に発明できたとはいえないと判断した。
そこで，甲３文献における実施例８の位置付けを踏まえ，甲３発明Ａにおいて相違点２に係る本件発明１の構成に至ることの容易想到性について検討する。
甲３文献の記載内容
甲３文献（甲３）には，次の記載がある。


「【０００６】
熱可塑性プラスチック，熱硬化性材料，エラストマーおよびマスチックに用いられることを意図したもののタイプである高粘性および固形の媒体において，ミクロフィブリルは，機械的特性を変性することが可能であり，特に強化充填材（判決注：「強化充填剤」の誤記と認める。）としての役割を果たすことができる。
【０００７】
ミクロフィブリルの有利な機械的特性は，それらの，特定の構造のせいによる。それらは，ミクロフィブリル表面でのヒドロキシル官能基の存在のせいで，高度に親水性の性質を有する。
【０００８】
しかし，これらのミクロフィブリルの使用は，欠点がないわけではない。
【０００９】
これは，いくつかの用途，例えば，水性のおよび／または親水性の媒体において望ましいことがありうる親水性の性質が，有機のおよび／または疎水性の媒体において必要とされる種々の用途に対する障害を構成することがありうることによる。
【００１０】
例えば，有機のおよび／または疎水性の媒体中において，ミクロフィブリルは分散しないし，ミクロフィブリルとそれらが中に入っている有機媒体との不適合性による，凝集および凝結の現象が起こる。ミクロフィブリルは強い親水性性質を有しているので，それらは，自然に疎水性性質を持つ有機媒体中において，凝結および凝集する傾向性を有する。」
「【００１２】
本発明の目的は，当初の形態学的および結晶性の態様，およびそれゆえにそれらからもたらされる，すべての有利な機械的特性を保持したままで，著しく弱体化した親水性の性質を示すセルロースミクロフィブリルを提供することにある。
【００１３】
本発明の別の目的は，有機媒体中に分散することが可能なミクロフィブリルを提供することである。
【００１４】
これらの目的は，ミクロフィブリルの表面に存在するヒドロキシル官能基が，当該ヒドロキシル官能基と反応することが可能な少なくとも一つの官能基を含む，少なくとも一つの有機化合物によりエーテル化されることにおいて，および表面置換度（ＤＳＳ）が少なくとも０．０５であることにおいて特徴付けられる変性表面を持つセルロースミクロフィブリルが主題である本発明により，達成される。
【００１５】
ミクロフィブリルの表面に取付けられたエーテル化を行う有機化合物から生じる有機残留物は，ミクロフィブリルと，それが中で分散している有機媒体とのよりよい混和性を提供する。ミクロフィブリルの親水性性質は，それ故に，著しく弱められ，従って，それらは，媒体のレオロジー的特性を制御することができる。」
「【００１７】
本発明の状況において，「分散性」という用語は，一度有機媒体中に導入されると，緩やかなせん断による分散が可能であり，非凝集分散を形成することが可能である表面変性ミクロフィブリルを意味する。
【００１８】
換言すれば，本発明のミクロフィブリルは，ヒドロキシル官能基の表面疎水性化により分散性が付与される。ミクロフィブリルの当初の形態は保持され，結晶配位はなお見られる。」
「【０１０８】
本発明の別の主題は，上述してきたような，または前述のプロセスにより得られたような変性表面を持つミクロフィブリルを含む組成物である。」
「【０１１０】
これらの組成物は，例えば，床材，エンジンマウント，車両軌道の成分，靴底，索道車輪，家庭電化製品用シール，ケーブルシースまたは伝動装置ベルトとして用いることが可能である。
【０１１１】
最終的に，本発明による組成物は，電池セパレーターとしての用途を見出すことができる。
【０１１２】
従って，本発明は，好ましくは加硫され，タイヤのあらゆる部分において用いることが可能なエラストマー，またはエラストマーの合金または配合物に基づく組成物を得ることを可能とする。」
「【０１３０】
…実施例３：クロロジメチルイソプロピルシランによるミクロフィブリルのエ
ーテル化
…」
「【０１７０】
実施例８：架橋（加硫）エラストマーにおける使用
この実施例の目的は，実施例３から得られる変性ミクロフィブリルを含む加硫エラストマー（組成Ｂ）の特性を，変性ミクロフィブリルを含まないエラストマー（組成Ａ）のそれと比較して評価することである。
【０１７１】
以下の二つのエラストマー組成物を製造する：
【表２】
【０１７２】
量は組成物の全体重量に対する重量％として表す。
（*）２７．３％のオイルを含む溶液中において合成されたスチレン－ブタジエンコポリマー（ＳＢＲＢｕｎａ    ＶＳＬ５５２５－１／Ｂａｙｅｒ）。…
【０１７３】
容量７０ｃｍ3，１段，平均羽根速度５０回転／分のブラベンダー密閉式混合機の中で，１００℃の温度が段階の終わりに達成されるまで，熱機械仕事をかけること，続いての加速の段階および外部混合機を用いる最終段階により，各組成物を製造する。各配合物の加硫動力学に合わせて，組成物の加硫を調整する。
【０１７４】
配合物の物理的特性を以下の表ＩＩに記す。
【表３】
（判決注：「ショアーＡ１５ｓ」は，硬度を表す。）     」
「【０１７６】
表ＩＩから，表面変性ミクロフィブリルを含む組成物（組成物Ｂ）は，基準組成物（組成物Ａ）と比較して，著しく，より高い機械応力および硬度を生じる結果になっていることが見出される。
【０１７７】
本発明のミクロフィブリルを含む組成物の弾性率の増大が，加硫組成物の破壊点での引張り応力および伸び率を損なうことなく，行われることを見出すことは，注目に値する。反対に，ミクロフィブリルの存在において，破壊点での伸び率の著しい増大が見られる。
【０１７８】
この実施例は，変性表面を持つミクロフィブリルが，エラストマー中で均質に分散されたことを明確に示す。この理由により，それらは，基準に比較して，機械的特性の面で著しい改善をもたらす。」
検討
ア甲３文献は，エラストマーなどの媒体中に強化充填剤として分散混合されるセルロースミクロフィブリルは，表面に親水性のヒドロキシル官能基を有するために，疎水性の有機媒体中での分散性が悪いという欠点がある（【０００６】ないし【００１０】）ことから，ヒドロキシル官能基を特定の表面置換度でエーテル化して親水性性質を弱め，疎水性化した変性ミクロフィブリルとすることで，有機媒体中に分散可能とし，上記欠点を克服する（【００１２】ないし【００１５】，【００１８】）という技術思想を開示するものである。


そして，上記変性ミクロフィブリルからなる強化充填剤とポリマー等の媒体を含む組成物は，床材，エンジンマウント，車両軌道の成分，靴底，索道車輪，家庭電化製品用シール，ケーブルシース，伝動装置ベルト，電池セパレーター等様々な製品の材料に用いられるとともに（【０１１０】，【０１１１】），「好ましくは加硫され，タイヤのあらゆる部分において用いることが可能なエラストマー，またはエラストマーの合金または配合物に基づく組成物」として用いることができる（【０１１２】）ことが記載されている。
イ甲３発明Ａの認定の基礎とされた実施例８は，実施例３で得られたクロロジメチルイソプロピルシランによる変性ミクロフィブリルの強化充填剤としての効果を確認するために，疎水性媒体の一種であるスチレン－ブタジエンコポリマーと混合し，加硫して得られた加硫エラストマー（組成Ｂ）について，弾性率等の機械的特性を，変性ミクロフィブリルを含まない加硫エラストマー（組成Ａ）と比較検討したものである。そして，比較検討の結果は実施例８の表ⅠⅠ（【０１７４】）に記載されたとおりであり，組成Ｂは組成Ａと比較して，弾性率，伸び率，引張り強さ及び硬度の点で改善していることが示され，「この実施例は，変性表面を持つミクロフィブリルが，エラストマー中で均質に分散されたことを明確に示す。この理由により，それらは，基準に比較して，機械的特性の面で著しい改善をもたらす。」（【０１７８】）とされている。ウ以上によれば，実施例８は，甲３文献の開示する技術思想を，疎水性媒体にスチレン－ブタジエンコポリマーを用いて具体化したものであると認められる。そして，セルロースミクロフィブリル表面を疎水性化して疎水性媒体との親和性を高めることにより，セルロースミクロフィブリルの疎水性媒体中での分散性を改善するという，上記技術思想の作用機序に照らすと，かかる作用機序は疎水性媒体一般に対して妥当するものであると理解することができる。
したがって，甲３文献に接した当業者であれば，変性セルロースミクロフィブリルを強化充填剤として用いるべき疎水性媒体として，実施例８で用いられたスチレン－ブタジエンコポリマーに限らず，甲３文献に列挙された様々な製品の材料として慣用される様々なポリマー等の疎水性媒体を用いることができることを，ごく自然に認識するはずである。そして，天然ゴム，変性天然ゴム，アクリロニトリルブタジエンゴム及びポリブタジエンゴムは，スチレン－ブタジエンコポリマーと並んで周知のゴム成分，つまり疎水性媒体であって，各種成形品の材料として慣用されるものである。すなわち，天然ゴム（「ＮＲ」と略称される。），アクリロニトリルブタジエンゴム（「ニトリルゴム」ともいい，「ＮＢＲ」と略称される。），ポリブタジエンゴム（「ブタジエンゴム」ともいい，「ＢＲ」と略称される。）及びスチレン－ブタジエンコポリマー（「スチレンブタジエンゴム」ともいい，「ＳＢＲ」と略称される。）については，甲２文献の【００１２】及び【００１７】，「ゴム技術入門」（甲２１）５８頁及び５９頁，並びに「高分子大辞典」（甲２３）１３１頁の記載に照らして周知のものと認められ，また，変性天然ゴムについては，これに属するエポキシ化天然ゴム（なお，本件明細書の【００５０】等に例示されている。）及び塩（素）化天然ゴムについての「ゴム用語辞典」（甲２２）２４頁及び２５頁の記載に照らし，周知のものと認められる。よって，甲３発明Ａにおけるスチレン－ブタジエンコポリマーに代えて，天然ゴム，変性天然ゴム，アクリロニトリルブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムを用いることは，当業者が容易に想到し得ることであると認められる。
被告の主張について
ア被告は，原告の行った実験結果によれば，甲３発明Ａは繊維分散状態が微細でない凝集塊の状態のセルロースを含む加硫ゴム組成物であるから，かかる加硫ゴム組成物のゴム成分を天然ゴム等に置き換えても，本件発明原告実験成績証明書（甲５）によれば，原告が甲３発明Ａに相当するゴム組成物を調製したとする実験５は，スチレン－ブタジエンコポリマーに，セリッシュＫＹ１００Ｇ（ダイセル化学製）をクロロジメチルイソプロピルシランで変性してなる変性ミクロフィブリルをドライ混合した上で加硫し，加硫ゴム組成物を調製したものであり，当該ゴム組成物からなる試験片の断面の繊維分散状態を目視で観察したところ，微細でない凝集塊が認められると評価されている。
しかるに，セリッシュＫＹ１００Ｇは平均繊維径が０．１μｍのミクロフィブリルセルロースであり（甲６），これを化学変性した変性ミクロフィブリルセルロースがスチレン－ブタジエンコポリマーにドライ混合され，加硫されたからといって，ミクロフィブリルの形態ではないセルロースになったとは考え難い。実験５の加硫ゴム組成物の試験片断面に認められた微細でない凝集塊は，化学変性ミクロフィブリルセルロースが凝集したものと認めるのが相当である。
したがって，甲３発明Ａの繊維分散状態が本件発明１と異なるとする被告の上記主張は，採用することができない。
イ被告は，甲１文献ないし甲３文献には，化学変性ミクロフィブリルセルロースを含有する加硫ゴム組成物における転がり抵抗特性，操縦安定性及び耐久性の性能バランスの改善という本件発明１の課題は開示されておらず，かかる課題の解決のために天然ゴム等のゴム成分を用いることの示唆等もない以上，当業者が本件発明１の構成を容易に想到し得たとはいえな）。
しかしながら，前記のとおり，甲３文献の記載によれば，変性ミクロフィブリルセルロースを用いることによる分散性の改善という課題の解決は，各種製品の材料として慣用される様々なポリマー等の疎水性媒体一般に妥当するものと理解することができるから，甲３発明Ａのスチレン－ブタジエンコポリマーを天然ゴム等の周知のゴム成分に置換することの動機付けが存在するということができる。なお，本件発明１の容易想到性を判断するに当たっては，甲３発明Ａから本件発明１の構成に至ることを合理的に説明することができれば足り，本件発明１の課題を認識するなど，実際に本件発明１に至ったのと同様の思考過程を経る必要はないというべきである。


したがって，被告の上記主張は採用することができない。ウ被告は，ゴム成分として天然ゴムを用いた方がスチレン－ブタジエンコポリマーを用いた場合よりも性能バランスが優れており，また，ミクロフィブリルセルロースに代えて化学変性ミクロフィブリルセルロースを用いることによる性能バランスの改善がより効率的になるとして，本件発明１は，天然ゴム等のゴム成分と化学変性ミクロフィブリルセルロースとを含有することで，上記性能バランスが顕著に改善されるという当業者の予測することのできない顕著な効果を奏すると主張する（前記第４の４この点，被告実験成績証明書（甲６）には，本件発明の実施例として，天然ゴムにアセチル化した化学変性ミクロフィブリルセルロースを配合して作製したマスターバッチを用いて加硫ゴム組成物を調製する一方，比較例として，天然ゴムにミクロフィブリルセルロースを配合しないで作製したマスターバッチを用いたもの，化学変性していないミクロフィブリルセルロースを配合して作製したマスターバッチを用いたもの，天然ゴムのマスターバッチ作製後に化学変性ミクロフィブリルセルロースを混合したものを調製し，さらに，実験例として，天然ゴムにミクロフィブリルセルロースの代わりにキトサン又はアセチル化したキトサンを配合したもの，ゴム成分にスチレン－ブタジエンコポリマーを用い，ミクロフィブリルセルロースを配合しないもの，化学変性していないミクロフィブリルセルロースを配合したもの，アセチル化した化学変性ミクロフィブリルセルロースを配合したものを調製し，それぞれの試験片の断面における繊維分散状態を目視で観察するとともに，引張強度，破断伸び，引裂強さ，操縦安定性及び転がり抵抗といった機械的物性について試験ないし測定を行い，評価を行ったことが記載されている。
しかるに，ゴム組成物の物性は，ゴム成分の種類のみならずその重合度，ミクロフィブリルセルロースの種類，形状や寸法，化学変性の種類や置換度，ゴム成分とミクロフィブリルセルロースの配合割合，混練条件や加硫条件等の多数の要因の影響を受けると考えられるから，被告実験成績証明書に記載された特定の条件下における実験結果によって，本件発明１について，天然ゴム等のゴム成分と化学変性ミクロフィブリルセルロースとを含有することにより，加硫ゴム組成物の物性が当業者の予測することのできない程に顕著に改善されるとの効果を奏することまで認めることはできず，他にこれを認めるに足りる証拠は見当たらない。
また，被告は，原告実験成績証明書に記載された実験結果によっても，当業者の予測を超える顕著な効果が示されていると主張する。しかしながら，特定の条件下における実験結果によって，本件発明１全体の効果の顕著性を認めることができないことは上記と同様である。エなお，本件明細書の実施例の項（【００８２】ないし【０１２２】）には，本件発明の実施例として，ゴム成分に天然ゴム，エポキシ化天然ゴム，アクリロニトリルブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムを用い，化学変性ミクロフィブリルセルロースとしてアセチル化，エステル化，複合エステル化，カルバメート化又はβ－ケトエステル化したものを配合して作製したマスターバッチを用いて加硫ゴム組成物を調製し，比較例として，上記いずれかのゴム成分にミクロフィブリルセルロースを配合しないで作製したマスターバッチを用いたもの，化学変性していないミクロフィブリルセルロースを配合して作製したマスターバッチを用いたもの，ミクロフィブリルセルロースに代えてケブラー分散体を配合したもの，上記いずれかのゴム成分のマスターバッチ作製後に化学変性ミクロフィブリルセルロースを混合したもの，ゴム成分にシンジオタクチック成分含有ポリブタジエンゴムを用いたものを調製し，それぞれの試験片の断面における繊維分散状態を目視で観察するとともに，引張強度，破断伸び，引裂強さ，操縦安定性及び転がり抵抗といった機械的物性について試験ないし測定を行い，評価を行ったことが記載されている。これらによれば，一般的に，化学変性ミクロフィブリルセルロースを配合した場合，化学変性していないミクロフィブリルセルロースを配合した場合やケブラー分散体を配合した場合よりも繊維分散状態は良好であること，化学変性ミクロフィブリルセルロースを配合した場合，化学変性していないミクロフィブリルセルロースを配合した場合やミクロフィブリルセルロースを配合しない場合よりも機械的物性が良好であることを理解することができる。
しかるに，甲３発明Ａは，ゴム成分等の媒体の強化充填剤であるセルロースミクロフィブリルの疎水性媒体中での分散性を改善するという課題を，セルロースミクロフィブリルの表面に疎水性基を導入することにより親水性を低下させるという手段により解決したものであることは前記のとおりであり，同発明の存在を踏まえると，本件発明において加硫ゴム組成物中のミクロフィブリルセルロースの分散状態が良好であることは，当業者において予測し得ることにすぎない。
また，甲３発明Ａが，加硫ゴム組成物中のミクロフィブリルセルロースの良好な分散による加硫ゴム組成物の機械的特性の改善という効果を奏する（甲３文献の【０１７８】参照）ことを踏まえると，本件発明における加硫ゴム組成物の機械的物性が良好であることは，本件明細書に記載されたその具体的内容に照らしても，当業者の予測を超える程に格別顕著な効果であるとまでいうことはできない。この点，被告は，本件発明１が，操縦安定性及び転がり抵抗などの性能改善という点で甲１文献ないし甲３文献に記載のない異質な効果を奏すると主張するが，タイヤに用いられる加硫ゴム組成物の物性を評価するのにこれらの性能を評価対象にすること自体は特段目新しいものではないし，本件明細書に示された評価結果をもって，本件発明１が当業者の予測することのできない顕著な効果を奏しているとまでいうことは困難である。
オしたがって，本件発明１が当業者の予測することができない顕著な効果を奏するとの被告の上記主張は，採用することができない。
小括
以上によれば，本件発明１が甲３発明Ａから容易に発明をすることができたものではないとした審決の判断は誤りであるから，取消事由４は理由がある。
２取消事由５（本件発明８の甲３発明Ｂを引用発明とする容易想到性の判断の誤り）について
審決は，本件発明８と甲３発明Ｂとの間の相違点３について，甲３発明Ｂのスチレン－ブタジエンコポリマーを天然ゴム等に置換する動機はなく，甲３発明Ｂに甲２文献に例示されるマスターバッチ調製技術を適用する動機はないとして，本件発明８は甲３発明Ｂから当業者が容易に発明できたとはいえないと判断した。
しかしながら，前記１において検討したとおり，甲３文献に記載されたミクロフィブリルセルロースを化学変性することによる課題の解決は，疎水性媒体一般に適用することができると理解することができること，天然ゴム等のゴム成分は周知慣用であることに照らせば，甲３発明Ｂのスチレン－ブタジエンコポリマーを天然ゴム等に置換することの動機付けが存在するということができる。
また，甲３発明Ｂは，強化充填剤であるセルロースミクロフィブリルの媒体中の分散性を良好にすることを課題とするものであるところ，マスターバッチ調製技術は，ゴム等への強化充填剤その他の配合物の分散性向上のための常套手段であり（甲２，２５ないし２８，３０ないし３４），甲３発明Ｂにマスターバッチ調製技術を組み合わせることは，当業者が適宜なし得ることである。
したがって，本件発明８は，甲３発明Ｂ及び周知技術に基づいて，当業者が容易に想到し得たものである。


被告は，本件発明８が甲１文献ないし甲３文献の記載から予測することのできない顕著な効果を奏すると主張する（前記第４の５）。しかしながら，前記１，エにおいて甲３発明Ａについて検討したのと同様，本件発明８が天然ゴム等のゴム成分と化学変性ミクロフィブリルセルロースとを含有させることで，格別顕著な効果が奏されるとは認められない。また，本件明細書及び被告実験成績証明書のいずれにも，マスターバッチを調製した実験例のみが記載されているにとどまり，甲３発明Ｂにマスターバッチ調製技術を適用したことによる効果が，予測し得る範囲を超えた格別顕著なものであると認めることはできない。
以上のとおり，本件発明８は，甲３発明Ｂ及び周知技術に基づき当業者が容易に想到し得たものであり，その効果が甲３発明Ｂ及び周知技術から予測することができないほど顕著なものであるとは認められない。よって，本件発明８は甲３発明Ｂから当業者が容易に発明できたとはいえないとした審決の判断は誤りであるから，取消事由５は理由がある。３取消事由６（本件発明２，３，５ないし７及び９ないし１４の甲３発明を引用発明とする容易想到性の判断の誤り）について
審決は，請求項２，３，５ないし７及び９ないし１４は請求項１又は８を引用するものであり，請求項１に係る本件発明１及び請求項８に係る本件発明８が甲３発明から想到容易ではない以上，本件発明２，３，５ないし７及び９ないし１４についても，甲３発明から想到容易ではないと判断した。しかしながら，本件発明１及び本件発明８がいずれも甲３発明から容易に想到し得ると認められることは前記１及び２において判示したとおりである。そして，本件発明２，３，５ないし７及び９ないし１４は，いずれも，本件発明１又は本件発明８を前提として，ミクロフィブリルセルロースの化学変性の種類，置換度，平均繊維径，ゴム成分中の含有量，ゴム成分の種類並びにマスターバッチ製造のための混合方法及び乾燥方法を特定するものであるか，発明に係る加硫ゴム組成物を用いて空気入りタイヤとするものであるところ，上記化学変性の種類，置換度，平均繊維径，ゴム成分中の含有量，ゴム成分の種類並びにマスターバッチ製造のための混合方法及び乾燥方法は，いずれも当業者が適宜変更し得る事項にすぎないし，強化充填剤を含有するゴム成分を用いてタイヤを製造することは手段としてはありふれたものであり（甲２，２５ないし２８），それらによる効果が格別顕著であることを認めるに足りる証拠もない。したがって，審決の上記判断は誤りであるから，取消事由６は理由がある。４取消事由７（本件発明４の甲１発明を引用発明とする容易想到性の判断の誤り）について
原告は，本件発明４と甲１発明との間の相違点４に関して，甲３文献には，ミクロフィブリルの平均直径が１０Å～５００Å，有利には１５Å～２００Å，さらに詳細には１５Å～７０Åであることが記載されており，甲１発明と甲３発明とが疎水化という点で作用効果が共通するため，当業者には，甲１発明において，甲３文献に記載の平均直径のセルロースミクロフィブリルを適用する動機があるとして，甲１発明に甲３文献に記載されたミクロフィブリルを適用して，相違点４に係る本件発明４の構成に至ることは容易になし得たことである旨主張する（前記第３の７）。
そこで検討すると，甲１文献（甲１）には，次の記載がある。
「【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は，素材自身の表面が疎水性でありゴム・プラスチック成形品，プラスチックフィルム，塗料，接着剤等の配合材料として使用した場合，成形物，フィルム，塗膜等における強度並びに耐水性，耐かび性が改善されるセルロースあるいはリグノセルロースを提供することにある。」
「【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明の発明者らは，鋭意検討を重ねた結果，セルロース，リグノセルロースの表面を選択的にアシル化することによって，それらをゴム・プラスチック等の樹脂材料に配合された場合の樹脂と配合剤表面の親和性が改善され，成形物，フィルム，塗膜等における強度が改善されることを見い出した。さらに，セルロース，リグノセルロースの表面を高度にアシル化することによって疎水化することができ，配合剤への水の浸透を抑制することによって，耐水性，耐かび性が付与されることも見い出した。
【００１０】
すなわち、アシル基置換度が０．０１～０．５、特に好ましくは０．０１～０．２の範囲に表面をアシル化することを特徴とするアシル化セルロースあるいはアシル化リグノセルロースである。
【００１１】
さらに，平均粒子径が１０～１００μｍである，表面をアシル化したセルロースあるいはリグノセルロースは成形性に優れるのみならず，塗膜を形成した場合の表面平滑性に優れる。
【００１２】
また，上記記載の表面をアシル化したセルロースあるいはリグノセルロースを構成成分として含むことを特徴とするゴム・プラスチック用配合材料，塗料・接着剤用添加剤は，それを配合した成形材料，フィルム，塗膜の強度及び耐水性を向上させることができるため産業上有益である。」
「【００１５】
【発明の実施の形態】
…」
「【００１８】
ここで用いるセルロースとは，木材パルプ，リンターパルプ，再生セルロース，バクテリアセルロースその他の非木材セルロースを含みα－セルロース含量７０重量％以上のものをもとに，機械的または化学的に微細化したものを意味する。リグノセルロースとは木粉，ヤシ殻粉末，くるみ粉末，コルク粉末，麻粉末等のリグニンを含む天然セルロース含有材料粉末を，機械的または化学的に微細化したものを意味する。これらは，平均粒子径が１０～１００μｍのものが好ましい。平均粒子径が，１０μｍ未満ではアシル化の反応が進行しすぎるため繊維形態を残すこと並びに表面のみへのアシル基の導入が困難となり，１００μｍを超えると得られたアシル化物をゴム・プラスチック等の樹脂材料に配合した場合にその成形物，フィルム，塗膜等における表面平滑性が低下してしまう。…」
前の記載内容によれば，甲１文献は，ゴム成形品等の配合材料として使用した場合，成形物等における強度等が改善されるセルロースを提供するという課題（【０００７】）を，セルロースの表面を選択的にアシル化し，樹脂材料との親和性を改善することによって解決すること（【０００９】）を開示しており，用いるセルロースについては，平均粒子径が１０ないし１００μｍのものが，表面をアシル化したものが成形性に優れるとともに塗膜を形成した場合の表面平滑性に優れることから好ましく（【００１１】，【００１８】），平均粒子径が１０μｍ未満ではアシル化の反応が進行しすぎるため繊維形態を残すこと並びに表面のみへのアシル基の導入が困難となること，平均粒子径が１００μｍを超えると，得られたアシル化合物をゴム等の樹脂材料に配合した場合にその成形物等における表面平滑性が低下してしまうこと（【００１８】）などが記載されている。


平成２４年（わ）第１８９号，第２３７号，第２８８号窃盗被告事件
平成２５年２月２２日宣告高知地方裁判所
主              文
被告人を懲役１年６月に処する。
未決勾留日数中１５０日をその刑に算入する。
本件公訴事実中，平成２４年６月１９日付け起訴状記載の公訴事実に係る窃盗の点については，被告人は無罪。
理              由
【罪となるべき事実】
被告人は，分離前の相被告人Ｓと共謀の上
第１平成２４年１月３１日ころ，高知県香美市ａ町ｂｃ丁目ｄ番ｅ号のｆ東側駐車場付近にＳと共に同人運転車両で赴き，被告人が，同駐車場に駐車中の自動車内から，Ｔ所有の現金約８５００円及び運転免許証等５点在中の財布１個
（時価約１０００円相当）を窃取した
第２同年２月１日ころ，高知県南国市ｇ町ｈ丁目ｉ番ｊ号のｋ駐車場付近にＳと共に同人運転車両で赴き，Ｓが見張りをする中，被告人が，同駐車場に駐車中の自動車内から，Ｕ所有の現金４５３３円及びキャッシュカード等２点在中の
財布１個（時価約４０００円相当）を窃取した
ものである。
【証拠の標目】（省略）
【累犯前科】（省略）
【法令の適用】（省略）
【一部無罪の理由】
第１公訴事実の要旨及び被告人の弁解等
平成２４年６月１９日付け起訴状記載の公訴事実の要旨は，被告人が平成２４年４月１９日，高知市ｌ町ｍ丁目ｎ番ｏ号東側駐車場（以下「本件駐車場」という。）において，同所に駐車中の自動車（以下「被害車両」という。）内から，Ｖ（以下「被害者」という。）管理のデジタルカメラ１台（以下「本件デジタルカメラ」という。）を窃取したというものである。これに対し，被告人は，本件デジタルカメラは，平成２４年４月１９日の夜に名前の言えない知人（以下「Ａ」という。）から譲り受けたもので，自分は盗んでいない旨述べ，弁護人も，被告人は犯人ではなく無罪である旨主張する。第２当裁判所の判断（以下，月日のみの記載は平成２４年の当該月日を指す。また，甲・乙番号は記録中の検察官請求証拠等関係カード上の番号を，弁番号は同弁護人請求証拠等関係カード上の番号をそれぞれ指す。）１甲３，４，６，１３，３４，３５，３６，４３及び被告人の公判供述によれば，本件の前提となる事実として，次の事実が認められる。(1)被害者は，４月１９日午後零時４５分ころ，勤務先の従業   員専用駐車場である本件駐車場に被害車両を駐車し，同日午後１１時４５分ころ本件駐車場に戻ったところ，被害車両の   助手席側ドアガ   ラスが   割られており，運転席と助手席の   間に置   かれていた本件デジタルカメラがなくなっていた。(2)    被告人は，遅くとも同日午後９時５７分ころには，本件デジタルカメラを所持するに   至り，同時刻   ころに，本件デジタルカメラを用いて自らの足下を撮影した。被告人は，   別件窃盗被疑   事件について同年５月８日に逮捕されたが，同日，被告人の使用車両（被告人の当時の   交際相手   が所有するもの）から，本件デジタルカメラが発見   された。
２犯   行時刻   （被害発生時   刻）について前記のとおり，被告人は被害発生当日の午後９時５７分ころには本件デジタルカメラを所持するに   至っているところ，犯行   時刻（被害   発生時刻   ）は，被告人以外の犯人が   介在する余   地の有無に大きく   影響する。そこで，まず   ，客観的な証拠から，犯行時   刻を特定   できないか，検討する。(1)本件駐車場付近の   防犯カメラの映像   等からの推認についてア   検察官は，被告人が，４月１９日午後９時４４分ころ，前記被告人使用車両で本件駐車場に行き犯   行に及んだ   旨主張し，その根拠として，(   a)本件現場付近の防犯カメラには，同時   刻ころ，被告人使   用車両と同車種，同系色の自動車が本件駐車場に続   く脇道（以下，   単に「脇道   」という。）に入り，約７分後に脇道から   出てくる様子   が録画されていたこと，(   b)本件駐車場付近の住民の中には，当時，被告人   使用車両と同車種   ，同系色の自動車を使用している者がいなか   ったこと，(c   )被告人が，捜査段階において，その使用車両で   脇道を通っ   たかもしれない旨供述していることを挙げる。
イ   しかしながら，当該防犯カメラには，検察官主張の日時に自動車が   脇道に入っていく   様子や，その約７分後に脇道   から自動車が出てくる   様子が録画されているものの（甲１４），その映像   はかなり不鮮明であり，その   映像自体   から，当該自動車が被告人使用車両であると   特定することは困難   である（仮に車   種や色を特定   し得たとしても，甲１５，弁４によれば，高知市における同車種の車両   登録台数も相当数に上ると認められ，被告人使   用車両と特定することはできない。）。そして，犯   行時刻   の特定という   観点からは，防犯カメラに録   画されている自動車は，脇道   に入った後，   画面上では確認できない   位置に進行   しており，同自動車と，約７分後に脇道から出てきた自動車とが同一であるとも画像   上は断定し   難いこと，本件駐車場に自動車で行く場   合には脇道   を通ることになると   考えられるものの（甲１２０），徒歩や自転車であれば   脇道以外   のルートもあり   得ること（証人Ｗの供述。なお，被害品は，   持ち運びが容易   な本件デジタルカメラのみであり，犯人が脇道を   通らず   に徒歩等で本件駐車場に   行って犯行   に及ぶことは十分可能   である。），本件駐車場自体が   大型商業施設   の従業員専用駐車場であって，   脇道を自動車で通   るのが付近住民のみであるとはいえないことからすると，そもそも，防犯カメラに録   画された自動車が本件デジタルカメラの窃盗犯人の使用車両であり，かつ，その犯   行前後の様子   が録画されたものであるとする根拠も   薄弱である。


ウ   さらに，検察官が指摘   する被告人の捜査段階の供述は，その前後の文   脈からすれば，脇道を   通ったか否   か「覚えていない」という   趣旨であることは明らかであり（乙１１），   防犯カメラに録画さ   れた自動車が被告人使用車両であることを何ら   裏付けるものではない。エ   結局，防   犯カメラの映像は，録   画された自動車が被告人使   用車両であって，録画された時   刻ころに被告人が本件デジタルカメラを盗んだ   と仮定しても矛盾しないという   程度の意味   を持つにす   ぎず，これによっ   て犯行時   刻を特定することはできない。
(2)    ４月１９日の降雨状   況及び被害車両内部の状況   からの推認についてア   検察官は，本件駐車場付近では，４月１９日午後２時１０分ころから同日午後８時４０分ころまで雨が   降っていたにもかかわらず   ，翌２０日午前零時ころに警察官が被害車両を見分した   際，車内に顕著   な濡れた   痕跡や液体が乾   いた痕跡がなか   ったことから，犯行   時刻は   雨がや   んだ後，すなわ   ち早くとも４月１９日午後８時４０分以降   であると推認できる旨主張する。イ   写真撮影報告書   （甲９）によれば，被害発覚後の被害車両は車   体，ドアガラス   ，ドアルー   フなど   に全面的に   水滴が付いており，本件駐車場付近で降雨があっ   たものと認められる（写真番号５，６）。そして，本件駐車場からｐ川を   挟んで約１キロ   メートル離れた   位置にある高知地方気象   台ｑ露場（地点名「高知」。以下「観測地点」という。）においては，４月１９日午後２時１０分ころから同日午後８時４０分ころまでの間及び同日午後１１時５０分ころから翌２０日午前零時１０分ころまでの   間，降雨   が観測されている（ただ   し，４月１９日午後２時４０分ころから同日午後２時５０分ころまでの間を   除く。）。また，その雨量   は，(a)４月１９日午後４時１０分から１０分間，(   b)同日午後５時４０分から１０分間   ，(c)同日午後６時１０分から１０分間，(   d)同日午後６時４０分から１０分間   ，(e)同日午後７時１０分から１０分間の   各時間帯   にそれぞれ約０．５   ミリメートルの降雨が   観測されている以外   は，いずれも   規定量（０．   ５ミリメー   トル）に達せず，   計測できない程度   の量である（甲１２，７   ９，８０，弁２）。
ウ   被害車両の助手席側ド   アガラス   はほぼ全面的に   割られており，検察官の前記主張は，雨が   やんだ   後の犯行でなければ，車内に   濡れた痕跡   が残るはずだということを前提とするものであるが，ドアガ   ラスが   割られた状態   で雨が降っ   た場合に，車内に   濡れた痕跡   が残るか   どうかは，ドアガ   ラスが   割られた後の降雨量や風向き等の   影響にもよると考   えられる。前記のとおり観測地点と本件駐車場とは約１キロ   メートル離れていて，   大部分の時間帯において降雨量が   規定量に満   たなかったことからすると，   観測地点において降雨が   観測された時間帯   であっても，本件駐車場付近では   降雨がなかったということも十分あり   得る（現に，４月２０日午前零時前後に本件駐車場付近に臨場した   警察官Ｗ   及びＸは，   臨場した時に，雨   は降っていなか   った旨述べているが，観測地点では   降雨が観測さ   れている。）。また，観測地点と本件駐車場の風向きが同一であることも当   然には推   認できない。エ   さらに，Ｗ   が，被害車両見分後，本件駐車場付近での聞き   込み結果   に基づいて，少   なくとも４月１９日午後８時以降は   雨は降っ   ていないとの前提で防犯カメラの   映像をチェ   ックしていること（甲１４，証人   Ｗ）からすれば，見分を通じて，   Ｗが車内に濡   れた痕跡があるか   否かという点に着   目したことはうかがわれるが，見分当時，助手席シー   ト上には割   れたドアガラスが散乱   しており，Ｗが   手で触   るなどして   濡れているかど   うかを確認し   得るスペー   スは相当限   られていたこと，Ｘは，そもそも犯   行時刻   の特定という観点から車内を見分したという   意識はなく，犯行   時に雨が   降っていたのかどうかは分からない，見分後に車内が   濡れていなかっ   たという話が   出たことはあったが，それは被害者を   慰める趣   旨で話したものである旨供述していること，助手席側ド   アの内側に濡   れた痕跡がないということを   重視していたのであれば，その写真を   撮影することで容易   にこれを証拠化し   得るのに写真撮影が   されていないことなど   からすると，見分時に車内が濡れていなかったという前提にも   疑問の余   地がある。オ   結局，降雨   状況や車内の状   況から犯行   時刻を   特定するのは困難   である。なお，検察官は，観測地点における   降雨状況   を前提にしつつ，４月２０日午前零時前後の降雨については   規定量未満   の降雨しかなく，車内に   痕跡が残る   ほどの降雨量   ではなかったと主張するが，そのように   考えるのであれば，４月１９日午後７時２０分ころから同日午後８時４０分ころまでのも規定量未   満の降雨   しか観測されていないのであるから，検察官の主張を前提としても，犯行時   刻は同日午後７時２０分以降   となるはずであ   って，同日午後８時４０分以降の犯   行とするのは恣意的   な見方といわざるを   得ない。
(3)    前記のとおり，防犯カメラの   映像や降雨状況   及び被害車両内部の状況から犯行時   刻を推   認することはできない。結局，犯   行時刻   については，被害届や被害者の供述等に加   え，被告人が遅くとも４月１９日午後９時５７分ころには本件デジタルカメラを所持していた事実から，同日午後零時４５分ころから同日午後９時５７分ころまでの間という   限度でのみ特定   し得る。３被告人の犯人   性を裏   付ける事情について以上によれば，被告人は，被害発生から   最大で約９時間   後に本件デジタルカメラを所持していたことになる。その   間隔からすれば，被告人が本件デジタルカメラを所持していたこと自   体，被告人が犯人であることを強   く疑わ   せるが，被告人以外の第   三者が本件デジタルカメラを盗み，被告人に譲り渡   すなどした可能性を直ち   に否定できる   ほど強い推   認力はない。そこで，ま   ず，被告人の弁解を離れて，被告人が犯人であることを示す   他の事情   の有無について検討する。
(1)被告人の   アリバイについて


ウ   Ａからは主に釣り   竿をもらっ   ていたが，釣り   竿以外   の物をもらうこともあり，ゴル   フバッグ   をもらった記   憶がある
しかし，デジタルカメラをもらったのは，４月１９日   だけという記憶   であり，タブレッ   ト端末等も   含めて，４月１９日以外にデジタル   機器をもら   ったことはおそらくないと思   う
(2)    被告人には累犯前科があり，判示のＳと   行った２件の窃盗について有罪となることが見込まれる以上，   服役は免れない状況   であって，本件デジタルカメラの窃盗について無罪となった場   合に得   られる利益は   限定的ではある
しかし，被告人は，これまでに及んだ車上   荒らしについて捜査段階   では２件のみと述べるなど，現に自   己の刑責   を軽減しようとする   態度に出   たこともあり，虚偽供述の動   機があることは否定   できない
以下，具体的に検   討する
ア   Ａから本件デジタルカメラを譲り受けた状況に関する供述について(ｱ)    被告人は，本件に先行する   別件釣   り竿等の窃盗被   疑事実に係る勾留期間中には，Ａから   釣り竿   等をもらったり   買ったりした旨供述し   始めており，高知市ｔ町にある「   飲食店ｕ」の駐車場でもＡから釣   り竿や   タブレット   端末をもらっ   たことがある旨述べている（乙３，６）
その後，前記別件被   疑事実については処分保   留で釈放となり，本件デジタルカメラの窃盗被疑事実により   逮捕勾留さ   れたが，その勾留期間   中も本件デジタルカメラをＡからもらった旨の供述を   維持し，もら   った場所について「ｒ町の   コンビニエン   スストアｓと   ガソリンス   タンドがく   っついていて近くに薬局   ｖがある場所」と述べている（乙４，８，１０，１１
なお，弁１及び被告人の公判供述によれば，前記「ｔ町にある   飲食店ｕの駐車場」と「ｒ町の   コンビニエン   スストアｓ」は   ほぼ同一の場所を指し，被告人が公判廷で述べる譲受場所も同一であると認められる
）
すなわち，本件デジタルカメラをＡから譲り受けたこと及びその場所についての被告人の供述は捜査段階から   ほぼ一貫   している
(ｲ)    他方，被告人は，４月１９日の行   動経過   等については捜査段階では「覚えていない」な   どという供述に終始   し，当公判廷において   初めて友人とドライブ   していたなどと供述するに   至った
また，Ａの名前等，Ａを特定し   得る事項   については，当公判廷でも   明らかにしていない
もとより，被告人が述べるＡの人物像は   抽象的で，被告人が自   己の刑責を軽減   するために架空の第   三者を作   り上げるな   どして供述している可能性は否定   できない
しかし，被告人は，Ａのことを詳細に供述できない理由として，Ａが被告人にとって   怖い存   在であって，Ａのことを   話せば自分や周囲   の者に危害を   加えられるおそれがある旨を捜査段階   から一貫して述べている
それ自体   は抽象的   な理由ではあるが，捜査段階において，検察官がＡは誰なのかということをしつこく   質問したのに対して反感を示   したり(乙９)，「関係人取調べ未   了」という理由で勾留期   間が延長された   際に供述を拒   否する態度   に出たこと（被告人の第５   回公判における供述），第２回公判において，Ａの   性別やおおよその年齢   ，Ａがいわゆる   ヤミ金をしていることな   ど，捜査段階や   第５回公判では述べた事項について   さえも「言えない」としたことなど   は，Ａを特定されることに対する強い   警戒感の   表れと理解することもでき，Ａが怖   くて話せない旨の被告人の供述を直ちに   不合理なものと断ず   ることはできない
(ｳ)    また，被告人の供述は，Ａから物をもらい   始めた時期   （捜査段階では４月ころからと述べた
）や，これまでにＡから   物をもらっ   た回数（   捜査段階では５回   と述べた
），４月１９日にＡと被告人のどちらから   連絡をしたのか（捜査段階   では被告人から連絡した旨述べた
）とい   った点について変遷が見られるが，これらの   変遷や４月１９日の   行動について捜査段階では述べなか   った点も，Ａを特定さ   れることをおそれ，どこまで話してよいのか判断しか   ねた結果   と見ることもできないではない
(ｴ)    次に，被告人は，第５回公判において，   釣り竿   と一緒に，本件デジタルカメラを含む   デジタル機器   が入った   手提げ袋   をもらったこと及びデジタルカメラを４月１９日以外にもら   ったことはないと思   う旨を初めて述べ，第１０回公判では，被告人が５月８日に   逮捕された際   に押収さ   れた複数のデジタルカメラや   デジタル機器   等（甲３９，８１）について，４月１９日にＡからもらったもので，同日以   外にデジタル機   器をもらっ   たことはおそらくないと思う旨述べた
これに対し，被告人の当時の   交際相手は，これらデジタル   機器の一部について，４月１９日よりも前から被告人が所持していた旨供述している（甲１１８）
しかし，交際相   手の供述は，被告人とともに土佐清   水に行っ   た時期等を基にしているが，   交際相手   が供述する以外にも   土佐清水に   行った機会があることがうかがわれる（甲１１４の下部に「９／１９」とある   頁の２７７番のメール及び被告人の供述からは，３月１６日にも土佐清水   に行ったと見られる
）など   ，必ず   しもその述べる時期が   正確であるとはいい難い
また，   写真など   の客観的な   裏付けがあるのは白   色のiＰ   ｏｄのみで，これも自動車のフロン   トガラス   に映り   込んでいるものがおそらく押収されたものと同一であるという   程度であり，その他   の物については，４月１９日より前から被告人が所持していたと断   定できるほど明確   な根拠があるわけではない
その上，被告人は，Ａから物をもら   った７回   の具体的な日時や   ，その都度何   をもらったのかを   明確には記憶   していない旨述べ，デジタル機器   の入手時   期に関する供述も断定的   なものではない
そうすると，一部のデジタル機器   の入手時   期について，被告人の供述が事実と異なるとしても，それのみで本件デジタルカメラをＡから譲り受けた旨の弁解が虚偽であるとまではいい   難い
(ｵ)    さらに，被告人は，４月２５日から５月５日の間   に，窃盗被害品を   含む大量の釣   り竿等を   交際相手   の名義で   リサイク   ルショッ   プに売却   しているが，窃盗被害品の中には車上   荒らしとは異   なる態様（   倉庫荒らし）で盗まれたものもある（甲１１６，１１７）


被告人は，４月１９日の昼ころから同日午後７時４５分ころまでは当時の交際相手   とともに過ごしており，同時   刻ころに同人を勤務先に送っ   た時点までの行動は   比較的はっ   きりしているが，その後，翌２０日未   明に交際   相手らと合流するまでの   行動は明   らかではない（甲１８，３８。なお，検察官は，被告人供述を前提に，同日午後９時５７分ころに，高知市ｒ町付近で被告人が前記足下の   写真を撮影   したという事実を犯人性を   基礎付ける間接   事実として主張しているが，同時刻における被告人の   居場所を特定   し得る   客観的な証拠はない。）。そうすると，被告人に犯行の   機会はあっ   たといえるが，これはあくまでも被告人が犯人であるとしても矛盾しないという   だけで，積極的に被告人の犯人性を   裏付けるものではない。
(2)    被告人の手袋，   靴の付着物   について５月８日に被告人使用車両から   発見さ   れた被告人の手袋や靴には，   微量のソーダ石灰ガ   ラス片が付   着していたことが認められるが，これが自動車のドアガラス   の破片であるとは断   定できない上（甲２０，２３ないし２９），仮に，自動車のドアガラ   スの破片   であるとしても，被告人がこれまでに行ったと述べる５０件から６０件くらいの他の車上   荒らしの犯行   の際に付   着した可能性も否定   できない。結局，前記の付   着したガ   ラス片は，被告人が犯人であって，本件被害車両のドアガ   ラスを   割った際   にその破片が付   着したものだ   としても矛盾しないという   程度の意味   を持つにす   ぎない。(3)    被告人が他に同   種犯行   に及んでいるという点について検察官は，被告人がＳと及んだ判   示２件のほ   かにも多数の同   種犯行   に及んだ旨供述している上，手口   が本件デジタルカメラの場合と共   通であることを被告人の犯人性を   裏付ける間接   事実として指摘する。しかし，ド   アガラス   を何らかの道具   を用いて割った上，車内にある   物を盗む   という犯行態様は取り立てて特徴的   なものではなく，被告人が常習   的に同種   犯行に及んでいるとしても，被告人が本件デジタルカメラを盗んだと   推認することはできない。
(4)    防犯カメラの映像   について
防犯カメラの映像   について，被告人が犯人であるとしても矛盾しないという程度の   意味しか持   たないことは前記２(1)のとおりである。この点，Ｗは４月１９日午後８時以降の   映像しか確   認していないが，前記のとおり犯行時刻は同日午後零時４５分ころから同日午後９時５７分ころまでの間   という限度で特定   し得るのであり（なお，   降雨状況   を踏まえた検察官の主張によ   っても，午   後８時よ   り前の   犯行で   ある可   能性を   否定でき   ないこ   とは既   に述べた。），仮に犯人が自動車で   脇道を通っ   て本件駐車場に行き，犯   行に及んだとすれば，午後８時よりも前の時間帯の   映像中に，被告人使   用車両とは明らかに異なる   別の不   審な自動車が映っ   ている可能性もあることになる。このような可能性は，   飽くまでも抽   象的なものではあるが，上記のような不   審な自動車の映像が   存在すれば，防   犯カメラの映像は，検察官の   立証上の問   題にとどまらず   ，被告人の防御   上極めて   重要な証拠として位置   付けられる。捜査機関の判断によって午後８時以   降の映像   しか確認しなか   った結果   ，午後８時より前の時間帯の   不審な自動車の有無を   確認することができないのであるから，その不利益   は捜査機関が   負うべきものである。その意味   でも，犯人性の検   討に当たって，   防犯カメラの映像   を被告人に不利益   に考慮   するのは相当でない。
(5)    小括
ここまで，被告人の弁解とは離れて，それ以外の事   情から被告人が犯人であると推認できるかを検   討してきた。しかし，被告人が被害発生   から最大でも約９時間以内に本件デジタルカメラを所   持するに至っ   たという事実は被告人が犯人であることを強く   推認させ   るものの，その他の事   情は，いず   れも被告人が犯人であるとしても矛盾しないという   程度の意味   を持つにと   どまり，その中には，「付着物が自動車の   ガラス片   であるとすれば」，「防犯カメラに写ったのが犯人の   使用車両だ   とすれば」といった   仮定を重   ねて初   めて意味を持つものもある。そうすると，これらを   総合しても，被告人が犯人でないとしたならば合理   的に説   明することができない（あるいは，少   なくとも説明が極めて   困難である）とは到底   いえない。
４被告人供述の   虚偽性について
被告人が窃盗以外の方法で本件デジタルカメラを所   持するに至っ   たというのであれば，被告人自身がその入   手経緯を   合理的   に説明   できるのが通常である。被告人が入手経緯   について殊更に   虚偽の説   明をしていることが明   らかな場合には，それをもって被告人を犯人と   推認する一事情   と見ることができる。そこで，以下，入手経緯   等に関する被告人供述の虚偽性   について検討する。(1)入   手経緯に関する被告人の公判供述の   概要は次のとおりである。ア   Ａとは，過去   に服役した   際に刑務所で知り合っ   た。被告人は１月ころ，実家のある高知県   土佐清水市から高知市内に   出てきたが，その後，Ａから釣り竿   やリール等をもらうようになり，今   までに７回くらい，Ａから   物をもらった。被告人は   生活費に   困っていたことから，Ａからもらっ   た釣り   竿等をリサ   イクルショ   ップ等で   売却して生   活費を捻   出するようになっ   た。Ａからは当初，た   だで物   をもらったが，その後はＡに数   千円を渡   して物を   売ってもらい，これを売却   するようになった。イ   ４月１９日午後８時前ころ，当時の交際相   手を勤務先に被告人使   用車両で送った後，   友人から連絡   を受けて合流し，   友人の車に乗   って高知市中心部を走行   していたところ，Ａから連絡があり，「また   やるから来   い」と言われ，以前Ａから物をもら   ったことがある，ガソリ   ンスタ   ンドとコンビニエンスストア   ｓが一緒   になったところの前の駐車場の   横の路   上に行った。その後，Ａが自動車で同所へやっ   てきて，釣り   竿，釣   り竿ケー   ス及び手   提げ袋を渡   してきたので，自分はＡに２０００円から３０００円くらいを渡したと思う。受け取   った時間   は正確   には分からないが，午後１０時ころだったと思   う。Ａから受け取った   手提げ袋   には，タブレッ   ト端末や   携帯電   話のほか，デジタルカメラが   二，三   台入っていたように   思う。本件デジタルカメラは，そのうちの１台である。その場で自分の   足下を撮影   したように思う。


(ｲ)    被告人の上記供述を踏まえて，本件デジタルカメラの窃盗犯人の動機について推   察すると，本件駐車場に駐車された   複数の自動車のうち   ，被害に遭っ   たのは被害車両のみであり，かつ，本件デジタルカメラが盗まれた点を除いては，車内に   物色された形   跡はなく，ト   ランク   に積まれていたゴル   フバッグ   もそのまま残されていたこと（甲３，４，３４）などから，犯人は，運転席   と助手席の   間に本件デジタルカメラが置   かれているのを確認した上でこれを   狙って犯   行に及んだ   ものと考えられる。本件デジタルカメラは，被害当時，合皮製   のケー   スに入っ   ていたが（甲３１。ただし，   ケース   は発見   されておらず   ，その形状は   明らかではない。），これがデジタルカメラその他の   物品だと認識   し得る状   態であったとすれば，犯人は自ら使   用するため，あるいは他人に   売却して利益を得るためな   どの動機   で犯行に及ん   だと考   えることができる。この点，被告人の知人は，被告人がその所有するデジタルカメラを壊したことがある旨述べるが（甲３０），その時期は   明らかではないし，それを裏付ける   客観的な証拠もない。む   しろ，被告人は，本件デジタルカメラを用いて４月１９日から同月２０日にかけて数枚の   写真を撮影   したのみで，それ以降は本件デジタルカメラを   使用した形   跡がないのであって，被告人が自ら使   用するために盗んだとは   直ちにいい難   い。また，被告人が本件デジタルカメラを売却しようとした   形跡もない。   他方，Ａが犯人だとすれば，Ａにと   っては，被告人という譲受人のあてがあることになる上，前記の本件デジタルカメラの使用状   況について，被告人はＡからたまたま釣り   竿等と一緒   にもらったため，当日から   翌日にかけては使用したが，その後は   持っていただ   けであるとも理解し得る。(ｳ)    なお，ケー   スの形   状が明らかでない以上，犯人がこれを財布と   勘違いしたという可能性も   否定できないが，そうだ   としても，被告人が犯人であっても   矛盾しないだ   けで，被告人の犯人性を   裏付けたり，被告人供述を弾劾することにはならない。   重要なのは，被害車両の状況や   本件デジタルカメラの使用状   況が被告人の供述と矛盾せず   ，被告人に本件デジタルカメラを盗む動   機がないことを説   明し得   る状況にあるという点である。
(ｴ)    以上に対し，検察官は，被告人が本件デジタルカメラ以外にも入   手経緯について合   理的に   説明できないデジタル   機器を   複数所持   していたことから，本件デジタルカメラを盗む動   機が裏   付けられる旨主張する。しかし，被告人は他のデジタル   機器についてもＡから譲り受けた旨弁解しているのであって，これらのう   ち一部でも被告人が盗んだ   ものであることが明確ならばともかく，   単に所持   していたというのみで，これらを被告人が盗んだとか，被告人に本件デジタルカメラを盗   む動機   があるということはできない。なお，検察官は，当公判廷において，上記   他のデジタル機器   について，一部は窃盗被害品であることの   確認が取れている旨釈明したが，当裁判所は，その   程度の状況   では被告人供述を弾劾するには至らないと   考え，被害届   等の更なる   立証を促   さなかっ   た。ウ   その他，検察官は，被告人   使用の携   帯電話   等に，Ａへ電話   をかけたことをうかがわせる   発信履歴がないことを指   摘するが，被告人は，当日，Ａから連絡を受けた旨供述しており（   捜査段階ではこれと異   なる供述をしているが，Ａが何らかの方法により入   手した物品   を被告人に譲るという場面を想定すれば，Ａから被告人に   連絡を入れるという方が自然   である。），証拠上，着信履歴   は明らかでなく，被告人の供述を   排斥するには至   らない。(3)    以上のとおり，被告人の供述は，一部変遷や   ，事実と異なると見られる点はあるものの，その骨格は   捜査段階から概ね   一貫している。その上，被告人が窃盗被害品である   大量の釣   り竿等を   売却する一方で複   数のデジタル機器   は売却することなく所持   しているのに，これらの中に被告人が盗んだと断   定できるものがない現状にあり，かつ，本件デジタルカメラのように，被告人があえて盗んだとする動   機を明確   には説明   しにくいものもあることなどは，Ａから入手したとの被告人の弁解に   沿うとも理解し得   る。結局，本件の証拠関係からは，Ａから本件デジタルカメラを譲り受けた旨の被告人供述が虚偽であるとは断定できない。
５結   論
被告人が本件デジタルカメラを所持していた時   間帯に加   え，前記３で検討した事情や前記４で検   討した被告人の供述状況   を総合   しても，本件において，被告人が犯人でないとしたならば合理   的に説   明することができない（あるいは，少なくとも説   明が極   めて困難である）とはいえない。したが   って，平成２４年６月１９日付け起訴状記載の公訴事実については犯罪の証明がないことになるから，刑事訴訟法３３６   条により被告人に対し無罪の言渡   しをする。
【量刑の理由】
判示各犯   行は，被告人が共犯者であるＳと共に常   習的に及ん   だ車上荒   らしの一環であり，その態様は，   深夜，財布が置   かれた自動車を物色した上，そのド   アガラスを石やハンマ   ーで割って車内の財布を盗   むという大   胆で悪質   なものである。判示各犯   行に係る被害車両のドアガ   ラスを   割り，車内から財布を盗んだ   のはいずれも被告人であり，犯行現場まで自動車を運転したり，見張り等をしたにと   どまるＳと比較して   重要な役割   を果たしている。被告人は，累犯前科を含む   服役前科３犯を有しながら，前刑の仮   釈放後９か月余りで安易   に判示各犯   行に及んだ   ものであり，その規範   意識の鈍麻   は甚だ   しい。そうすると，被告人が各事実を認め，検   挙されていない同種   犯行の   存在も述べて反省の態度   を示していること等を   十分考   慮しても，被告人を主文の刑に処するのが相当である。
（検察官菊池昌晴並びに国   選弁護人宮   上佳恵各出席   。求刑懲役３年）
平成２５年２月２５日
高知地方裁判所刑事部


平成３０年３月２２日大阪高等裁判所第１刑事部判決平成２９年（う）第１１９９号傷害致死（予備的訴因及び認定罪名    傷害致死幇助），死体遺棄被告事件
主                文
本件控訴を棄却する。
理                由
本件控訴の趣意は，弁護人横尾和也作成の控訴趣意書に記載されたとおりであるから，これを引用する。
論旨は，傷害致死幇助についての事実誤認と量刑不当の主張である。第１控訴趣意中，傷害致死幇助についての事実誤認の主張について
１控訴趣意の要旨
原判決は，被告人において，原審相被告人であった夫（以下「夫」という。）が，被害児童（当時３歳）に対し暴行を加えて死亡させた際，その犯行を容易にして幇助したと認定した。しかし，被告人が，夫の犯行を幇助した事実はなく無罪であるから，原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があるというものである。
２   被告人は，原審でも，夫が暴行を加えるなどとは思ってもいなかったし，暴行に気づくや制止しようとしており，夫の犯行を容易にしていないなどと主張し，幇助犯の成立を争っていた。
しかし，原判決は，要旨，次のように説示し幇助犯の成立を認めた。被告人は，夫が本件暴行の前１週間以内に，被害児童のささいな言動に立腹し，洗面所兼脱衣場（以下「洗面所」という。）に連れて行き暴行を加え怪我をさせたことが２回あったことを認識しており，夫がこれらと同様に被害児童を抱きかかえて洗面所に向かうのを目撃して，夫が同程度の暴行を加えることを認識できた。被告人は，母親として被害児童を監護する立場にあり，しかも，洗面所の扉のすぐ近くにいたのであるから，夫が洗面所に入るのを妨げるなどして，夫が暴行に及ぶのを阻止することは十分に可能であったし，これらの措置をとって阻止する義務があった。このような措置がとられなかったことで，夫が暴行に及ぶことが容易になったことは明らかであるし，このような措置をとっていれば，夫が被害児童に暴行に及ばなかった可能性が十分にあるのだから，傷害致死罪の幇助犯が成立する。被告人の主張する制止行為は，たとえ，それが事実であったとしても，既に暴行が加えられた後のものであり，また，制止措置として不十分なものであるから，夫の犯行を容易にしたことには変わりがない。
３原判決の上記認定，判断に不合理なところはなく，幇助犯を認めたことは正当なものとして是認できる。以下，所論を踏まえて補足する。原審証拠によれば，次のような経緯等が認められ，被告人も，原審公判において，同様の供述をしている。
ア被告人は，本件犯行当時，夫及び４人の子供と当時の自宅で暮らしていた。子供たちはいずれも幼く，長女は７歳であったが，被害児童は３歳，その下の双子の姉妹は２歳であった。
イ夫は，本件犯行の約１週間前の１２月１０日頃，被告人らの家族が歓談していた際に，被害児童が「ママ好き，パパ嫌い」などと言ったことに立腹し，被害児童を洗面所に連れて行き暴行を加えた。被告人は，夫が洗面所から出てきた後に様子を見に行き，被害児童にたんこぶができ，ほほも赤くなっていたことなどから，夫に対し「けがしてるで」と注意した。
ウ夫は，１２月１４日頃，被害児童が自分に対して不服そうな態度をとったことに立腹し，被害児童を洗面所に連れて行き暴行を加えた。被告人は，夫が洗面所から出てきた後，様子を見に行き，被害児童の眉間が腫れ，鼻血のあともみられたので，夫に対し，前回と同様の注意をした。
エ被告人は，本件犯行当日，洗面所前の４畳半洋間で，子供４人を寝かし付けていたが，被害児童だけが「遊ぶ，食べる」などと言って，立ち歩き寝ようとしなかったため，奥の６畳洋間でウトウトしていた夫に向かって，被害児童を寝かし付けるよう頼んだ。
オその後，夫は，本件犯行に及んだが，被告人は，夫が被害児童を抱きかかえて洗面所に向かうのを目撃しながら，被告人の原審公判供述を前提にしても，夫が暴行を加えている途中，右肘をつかんで制止しようとした以外には，暴行を制止する措置を特段とらなかった。
上記のとおり，被告人は，本件以前に既に２度，夫が些細な言動に立腹して被害児童に対し暴行を加えたことを知っており，夫が，被害児童の言動に立腹すれば同様の行為に及びかねないことを分かっていた。しかも，被告人は，原審公判において「（寝かし付けを頼んだ際に），舌打ちとため息が出て，夫の機嫌が悪くなったことが分かっていたが，そのまま任せた」旨供述するとともに，「１回目２回目があったので，しつけ，お尻をたたく以上のことはするかもしれないというのはあった」旨供述している。したがって，被告人は，夫が被害児童を抱きかかえて洗面所に向かおうとするのを目撃した際には，夫がしつけを超えた暴行を加える可能性を認識していたといえる。
所論は，原判決は，被告人が本件暴行の行われる可能性を認識していたことを，２度あることは３度ある的な大雑把なことで認定しており，論理に飛躍があり，不当である旨主張する。しかし，上記のとおりいえるから，批判は当たらない。そもそも，被告人は，母親として被害児童の生命・身体を保護しなければならない立場にあった上に，被告人以外には夫の暴行を止められる者はいなかったのであるから，その要請は一層大きかったといえる。しかも，被告人は，深夜にもかかわらず寝ようとしない被害児童に手を焼き夫に委ね，夫の機嫌が悪くなったことも認識していたし，夫が奥の６畳洋間から被害児童を抱きかかえ，被告人の居る４畳半洋間を通り抜けて，洗面所に入ろうとするのを目撃していた。先述のとおり，被害児童に対し，これまでと同程度の暴行が行われるであろうことも分かっていたのであるから，被告人には，夫が被害児童に暴行に及ぶことを阻止する義務があったといえる。原判決が説示するように，被告人には色々できることがあったのであり，被告人が，これらの措置をとっていれば，夫が本件暴行に及ぶことの大きな障害になったことは間違いないし，その経緯に照らせば，阻止できていた可能性が極めて高いと考えられる。被告人が，夫の行為をある程度容認し，本来とるべき，これらの措置をとらなかったことが，夫による本件暴行を容易にしたことは明らかである。原判決が，このような理由から幇助犯の成立を認めたことは正当である。所論は，被告人は，生活費等を稼ぐ年長の夫に対し対等に意見をいえる立場にはなく，明らかな上下関係があったにもかかわらず，原判決はラインの一部のやり取りだけを取り上げて否定しており経験則に違反する，また，本件当時，借金に追われるとともに，病気も重なり精神的に追い詰められていたのに，原判決が，被告人に対し夫の暴行を阻止する措置をとる義務があったとするのは過大な要求をするもので不当だと主張する。


しかし，本件前の生活状況等からは，被告人と夫との間に上下関係があったとは認められないし，ラインの内容もこのような生活状況の延長線上にあったといえるのであって，原判決が，生活状況やラインでのやりとりの内容などからすれば，被告人らの間に特に上下関係などは見て取れないとしたのは正当である。先に述べたとおり，被告人は，被害児童の生命・身体を保護することが強く要請される立場にあったのに，本件以前にも，夫が被害児童に同様の暴力を振るっていた際には事後的に注意するだけで，事態を軽く考え，放置し，事実上容認していたことがうかがえる。もとより，被告人にとって，本件のような結果に至ることは全く予想もしていなかったことではあるものの，だからといって，夫がしつけを超えた暴行に及ぶことが分かっていながら，事実上これを容認し，阻止の措置をとらなくても良いということにはならない。夫と育児を分担していたとはいえ，被告人は，被害児童の扱いに手を焼き，夫に対応を任せ，それが原因で夫の機嫌が悪くなって，しつけを超えた暴行を加えかねないことを認識していたのであるから，これを阻止しなければならないのは当然のことであり，過大な義務を課すものとは到底いえない。その旨判示する原判決の判断は正当である。
また，所論は，被告人は，夫が４畳半洋間から被害児童を抱えて洗面所に向かう際に，これを止めるために言葉を掛け，これまでよりも暴行がエスカレートしていることを察知し，制止の措置をとるなど適切に対処していたもので，夫の犯行を容易にしていない旨主張する。
この点に関する被告人の供述は，不合理な変遷等もみられるなど，にわかに信用しがたいものである上，夫の原審公判供述にも，被告人をかばっている様子がうかがわれるなど，所論のような制止措置が行われたとするには疑問がある。また，仮に，所論のような措置がとられたのだとしても，原判決指摘のとおり，不十分あるいは時機を失したものといわざるを得ない。被告人には，原判決が説示するような直接的で効果的な措置をとることが求められ，これをとることが容易であったと認められる。これらの措置が講じられていれば，夫の本件犯行は，阻止もしくは相当困難になっていたと考えられるから，被告人の不作為が夫の犯行を容易にしたことは明らかである。原判決の判断に誤りは認められない。その他所論が主張するところを検討しても，原判決の前記認定，判断に疑いは生じない。
論旨はいずれも理由がない。
第２控訴趣意中，量刑不当の主張について
１控訴趣意の要旨
被告人を懲役３年に処した原判決の量刑は重すぎて不当である。
２当裁判所の判断
本件は，被告人において，夫の被害児童に対する傷害致死の犯行を容易にして幇助するとともに，夫と共謀の上，その死体を布団でくるみ布団圧縮袋に詰め，転居先を含む自宅の押入等に５か月余りの間隠した後に，河原に埋めた死体遺棄の事案であるところ，原判決が「量刑の理由」の項で被告人に関して説示するところは正当なものとして是認できる。
原判決も説示するとおり，被告人の幇助の態様は行うべき制止措置を行わなかったという不作為であり，夫の暴行も被害児童を平手でたたくなどするといった比較的危険性の低いものである。したがって，被告人は，被害児童の死につながるなどとは夢にも思わず，当時は事態を軽く捉えていたものと考えられる。しかし，被告人が，母親として本来とるべき措置をとっていれば，このような痛ましい結果には至っていなかった可能性が高い。夫の責任との間には相応の差があるとはいえ，母親としてなすべき行為をなさなかった被告人が相応に非難されることはやむを得ない。
所論は，被告人は３人の子の世話で手一杯な中で，本件暴行に先立つ２回の暴行の際には夫をたしなめ，本件暴行の直前にも「また何すんよ」などと声を掛けており，これ以上の行為を被告人に要求するのは酷であるという。しかし，これでは不十分であることは既に述べたとおりであって，被告人が本件暴行を阻止するために取り得た措置があり，しかも，それが容易であったことからすると，所論が指摘する点を量刑上有利に考慮することはできない。
また，死体遺棄については，これを主導したのは夫であるが，被告人もこれに賛同し夫に全てをゆだねていたのであり，まさに我が子の弔いから目を背け，その死体を放置していたものにほかならない。現実から目を背け，夫任せにしている態度は，傷害致死幇助の際の対応と共通するものがある。
所論は，被告人は夫と違って出頭を考えていたから非難の程度はより低いと主張する。しかし，結局は，出頭しておらず，翻意し埋葬等をしたのでもないから，死体遺棄に対する非難の強さは夫と変わりがないとした原判決の説示に誤りはない。そうすると，被告人の刑事責任は重いというべきである。前刑の執行猶予が既に取り消されており，その分を加算した服役を余儀なくされること，被告人を必要とする幼子らがいることなど，所論が指摘する被告人のために酌むことのできる事情を十分に考慮しても，被告人を懲役３年に処した裁判員裁判による原判決の量刑判断は，同種事案の量刑傾向からみても，市民感覚を踏まえた誠に適切なものといえるのであって，これが重すぎるとはいえない。
論旨は理由がない。
第３適用法令
刑訴法３９６条，１８１条１項ただし書
平成３０年３月２２日
大阪高等裁判所第１刑事部
裁判長裁判官    和   田      真
裁判官    西   森   英   司
裁判官    酒   井   英   臣


平成３０年４月１３日判決言渡
平成２８年（行ケ）第１０２６０号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成３０年２月２日
判決
原告         日本ケミファ株式   会社同訴訟   代理人弁護士         伊    原    友    己
加      古    尊    温
同訴訟   代理人   弁理士           田    朋    子
村    松    大    輔
今      村    正    純
室      伏    良    信
橋      本    諭    志
被告         塩野義   製薬株   式会社同訴訟   代理人   弁護士          大    野    聖    二
金      本    恵    子
同訴訟   代理人   弁理士       松任    谷    優    子
梅    田    慎    介
被告補   助参加   人      アストラゼネカユーケイ
リミテッド
同訴訟代理人弁   護士         末    吉              剛同訴訟   代理人   弁理士          寺    地    拓    己
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が無効２０１６－８０００３２号事件について平成２８年１１月７日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は，訴えの利益の有無，進歩性の有無及びサポート要件違反の有無である。
１特許庁における手続の経緯
被告は，平成４年５月２８日（国内優先権主張：平成３年７月１日〈以下「本件優先日」という。〉）を出願日（以下「本件出願日」という。）とし，名称を「ピリミジン誘導体」とする発明について特許出願（特願平４－１６４００９号）をし，平成９年５月１６日，設定登録がされた（甲６７。特許第２６４８８９７号。請求項の数１２。以下，この特許を「本件特許」という。）。その後，別件審判（無効２０１４－８０００２２号）の審決の確定によって，特許請求の範囲の訂正を含む平成２６年６月３０日付け訂正（当時の本件特許の請求項３，４，７及び８を削除し，請求項１３～１７を加えることにより，訂正後の請求項の数を１３とするもの。）後の特許請求の範囲及び明細書により特許権の設定の登録がされたものとみなされた（甲６８，６９）。
原告は，平成２８年３月９日，前記訂正後の本件特許の請求項１３，１５～１７について，特許無効審判を請求した（乙７４。無効２０１６－８０００３２号。以下「本件審判」という。）。被告補助参加人は，本件審判に，被請求人を補助するため参加を申請し，その許可を受けた（弁論の全趣旨）。被告は，平成２８年５月２６日付け訂正請求書により，特許請求の範囲の訂正を請求した（甲７０。以下「本件訂正」という。）。
特許庁は，平成２８年１１月７日，「特許第２６４８８９７号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり，訂正後の請求項〔１０，１６〕について訂正することを認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同月１０日，原告に送達された。
２特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の請求項１，１３，１５～１７の発明に係る特許請求の範囲及び前記請求項１３，１５～１７が引用する本件訂正後の本件特許の請求項５，９～１１の発明に係る特許請求の範囲の記載は，以下のとおりである（以下，本件訂正後の本件特許の請求項１～１７の発明を，請求項に対応して，「本件発明１」などと呼称し，本件発明１～１７を総称して「本件発明」ともいう。以下，平成２６年６月３０日付け訂正に係る訂正請求書に添付された明細書（甲６８）を「本件明細書」という。）。
【請求項１】（本件発明１）
式（Ｉ）：
【化１】
（式中，
１は低級アルキル；
２はハロゲンにより置換されたフェニル；
３は低級アルキル；
Ｒ４は水素またはヘミカルシウム塩を形成するカルシウムイオン；Ｘはアルキルスルホニル基により置換されたイミノ基；破線は２重結合の有無を，それぞれ表す。）
で示される化合物またはその閉環ラクトン体である化合物。
【請求項５】（本件発明５）
式（Ｉ）：
【化２】
（請求項１の式（Ｉ）と同じなので化学式は省略する。）
（式中，
１は低級アルキル；
２はハロゲンにより置換されたフェニル；
３は低級アルキル；
４はヘミカルシウム塩を形成するカルシウムイオン；
Ｘはメチルスルホニル基により置換されたイミノ基；
破線は２重結合の有無を，それぞれ表す。）
で示される化合物。
【請求項９】（本件発明９）
式（Ｉ）：
【化４】
（請求項１の式（Ｉ）と同じなので化学式は省略する。）
（式中，
１は低級アルキル；
２はハロゲンにより置換されたフェニル；
３は低級アルキル；
４はヘミカルシウム塩を形成するカルシウムイオン；
Ｘはメチルスルホニル基により置換されたイミノ基；
破線は２重結合の存在を，それぞれ表す。）
で示される化合物。
【請求項１０】（本件発明１０）
式（Ｉ）：
【化５】
（各式中，
１は低級アルキル；
２はハロゲンにより置換されたフェニル；
３は低級アルキル；
４はヘミカルシウム塩を形成するカルシウムイオン；
Ｘはアルキルスルホニル基により置換されたイミノ基；
破線は２重結合の存在；
ｔ－Ｂｕはtert－ブチル；
Ｃ＊は不斉炭素原子を，それぞれ表す。）
で示される，光学活性体化合物を製造する方法であって，式（ｂ）で示される化合物を，（３Ｒ）－３－（tert－ブチルジメチルシリルオキシ－５－オキソ－６－トリフェニルホスホラニリデンヘキサン酸誘導体と反応させて式（ｃ）で示される化合物を生成させる工程と，
【化６】
【化７】
式（ｃ）で示される化合物のtert－ブチルジメチルシリル基を離脱することにより
式（ｄ）で示される化合物を生成させる工程と，
【化８】
式（ｄ）で示される化合物を還元する工程と，を含む方法。
【請求項１１】（本件発明１１）


(＋)－７－[４－(４－フルオロフェニル)－６－イソプロピル－２－(Ｎ－メチル－Ｎ－メチルスルホニルアミノピリミジン)－５－イル]－(３Ｒ，５Ｓ)－ジヒドロキシ－(Ｅ)－６－ヘプテン酸のカルシウム塩。
【請求項１３】（本件発明１３）
請求項５に記載の化合物を有効成分として含有する，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤。
【請求項１５】（本件発明１５）
請求項９に記載の化合物を有効成分として含有する，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤。
【請求項１６】（本件発明１６）
請求項１０の式（Ⅰ）で示される光学活性体化合物を有効成分として含有するＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤の製造方法であって，請求項１０記載の工程を含む，方法。
【請求項１７】（本件発明１７）
請求項１１に記載の化合物を有効成分として含有する，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤。
３原告が主張する無効理由
(1)無効理由１（甲１を主引用例とする進歩性欠如）本件発明１３，１５～１７は，甲１（特表平３－５０１６１３号公報）に記載された発明（以下「甲１発明」という。）及び甲２（特開平１－２６１３７７号公報）に記載された発明（以下「甲２発明」という。以下，枝番のある書証は，特に断らない限り，枝番を全て含む。）並びに本件優先日当時の技術常識に基づいて，特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）が容易に発明をすることができた（特許法２９条２項）。
(2)無効理由２（サポート要件違反）
本件発明１３，１５～１７が解決しようとする課題は，「優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する化合物を含むＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を提供する」ことであるところ，発明の詳細な説明には，従来技術であるフルバスタチンや甲１発明よりも優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することが当業者に理解できるとはいえず，また，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性試験も統計的な信頼性を担保するデータであることが理解できる記載となっていないので，当業者が本件発明の課題を解決できるものと理解できず，特許請求の範囲に記載された特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたものとはいえない（平成６年法律第１１６号による改正前の特許法３６条５項１号）。
４審決の理由
審決の理由は，別紙審決書写し記載のとおりであり，その要旨は，以下のとおりである。
(1)無効理由１について
ア本件発明１３について
(ｱ)甲１発明１
「（Ｍ＝Ｎａ）の化合物を含むＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤」(ｲ)本件発明１３と甲１発明１との一致点及び相違点
【一致点】
「式（Ｉ）
（式中，
Ｒ１は低級アルキル；
Ｒ２はハロゲンにより置換されたフェニル；
Ｒ３は低級アルキル；
破線は２重結合の有無を，それぞれ表す。）
で示される化合物を有効成分として含有するＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤」であ
る点
【相違点】
（１３－ⅰ）
Ｘが，本件発明１３では，メチルスルホニル基により置換されたイミノ基であるのに対し，甲１発明１では，メチル基により置換されたイミノ基である点
（１３－ⅱ）
Ｒ４が，本件発明１３では，水素又はヘミカルシウム塩を形成するカルシウムイオンであるのに対し，甲１発明１では，ナトリウム塩を形成するナトリウムイオンで
ある点
(ｳ)相違点の判断
ａ相違点（１３－ⅰ）について
(a)甲１発明１からの動機付けについて
甲１発明１は，甲１の特許請求の範囲に記載される
「式Ｉ
」において，「Ｒ１」として「不斉炭素を含まぬＣ１～６アルキル」である「イソプロピル」を選択し，「Ｒ２」として「－Ｎ（Ｒ８）２，但し，Ｒ８は独立に，不斉炭素原子を含まぬＣ１～４アルキル」である「メチル」を選択し，「Ｑ」として「Ｑ”」の「Ｑ”
ａ」，すなわち，
「」を選択し，その「Ｒ３」，「Ｒ４」，「Ｒ５」のうち，二つが「水素」，一つが「フルオロ」を選択し，「Ｘ」として「ビニレン」を選択し，「Ｙ」として「」の「Ｒ６」の「水素」，「Ｒ７」の「カチオン」である「ナトリウムイオン」を選択したものといえる。
また，甲１発明１に有効成分として含まれる化合物（以下「甲１化合物」という。）は，実施例１ｂ）で得られたものであるから，「ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素」を阻害する薬理活性を有することがデータで裏付けられているものである。一方，甲１の特許請求の範囲に記載される式Ｉで示される化合物は，甲１化合物と同様の薬理活性を有することが全ての範囲で裏付けられているわけではないが，そのような薬理活性が一応期待される化合物として記載されているものといえる。そこで，本件発明１３と甲１の特許請求の範囲に記載された式Ｉとの関係をみると，本件発明１３の化合物は，上記式Ｉの「Ｒ２」として「－Ｎ（Ｒ８）２」を選択し，さらに「Ｒ８」が甲１化合物のように「不斉炭素原子を含まぬＣ１～４アルキル」である「メチル」ではなく，一方の「Ｒ８」としてメチルスルホニル基（－ＳＯ２ＣＨ３）を選択したものといえるが，このような置換基を選択した化合物は，上記式Ｉの範囲に含まれてはいない。


そうすると，甲１の式Ｉに含まれない化合物については，「ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素活性」を阻害する薬理活性を期待することができるとは直ちにいえないから，甲１の記載に基づいて，甲１化合物の「ジメチルアミノ基」を，式Ｉの範囲に含まれない選択肢である「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２ＣＨ３）」に置き換える動機付けがあるとはいえない。
(b)甲２発明からの動機付けについて
甲２には，「一般式
」において，「Ｒ１」として「アルキル」を，「Ｒ２」として「アリール」を，「Ｒ３」として「－ＮＲ４Ｒ５」で，「Ｒ４」，「Ｒ５」として「アルキル」，「アルキルスルホニル」を，「Ｘ」として「－ＣＨ＝ＣＨ－」を，「Ａ」として「」で「Ｒ６」として「水素」，「Ｒ７」として「カチオン」を，それぞれ選択肢として含むことが記載され，さらに「一般式（Ｉ）の殊に好ましい化合物」として，「Ｒ１」として「イソプロピル」を，「Ｒ２」として「フェニル」で「フッ素」で一置換されたものを，「Ｒ３」として「－ＮＲ４Ｒ５」で，「Ｒ４」，「Ｒ５」として「メチル」，「メチルスルホニル」を，それぞれ選択肢として含むことも記載され，「Ｒ７」として「カルシウムカチオン」を，選択肢として含むことも記載されている。甲２の一般式（Ｉ）の化合物も，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を提供するものであって，甲１の式Ｉの化合物と同様，ピリミジン環を基本骨格とし，そのピリミジン環の２，４，６位に置換基を有する化合物である点で共通するものであって，選択する置換基によっては，両者に含まれる化合物が一部重複することもあるが，甲１の式Ｉの化合物と甲２の一般式（Ｉ）の化合物は，前記ピリミジン環の置換基の選択範囲が全て一致しているわけではなく，それぞれ，別個の化学構造式を有する化合物として特定され，その化学構造式の化合物であることを前提にＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤となり得ることが記載されているものといえる。そして，化合物の構造が異なれば，そのＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害作用が同じになるとはいえないから，甲１化合物のジメチルアミノ基の上位概念として，甲２の一般式の「Ｒ３」の「－ＮＲ４Ｒ５」が対応するとしても，甲１化合物のジメチルアミノ基を甲１に開示のない置換基に，甲２の記載に基づいて置換する動機付けがそもそもあるとはいえない。
加えて，甲２の一般式（Ｉ）の化合物における「Ｒ１」，「Ｒ２」，「Ｒ３」は，それぞれ極めて多数の選択肢があるところ，少なくとも「Ｘ」と「Ａ」が甲１化合物と同じ構造として具体的に実施例として記載されているのは，実施例８の「メチルエリスロ－（Ｅ）－３，５－ジヒドロキシ－７－［２，６－ジメチル－４－（４－フルオロフェニル）－ピリミド－５－イル］－ヘプト－６－エノエート」（Ｒ３がメチル），実施例１５の「メチルエリスロ（Ｅ）－３，５－ジヒドロキシ－７－［４－（４－フルオロフェニル）－６－メチル－ピリミド－５－イル］－ヘプト－６－エノエート」（Ｒ３がフェニル），実施例２３の「メチルエリスロ－（Ｅ）－３，５－ジヒドロキシ－７－［４－（４－フルオロフェニル）６－イソプロピル－２－フェニル－ピリミド－５－イル］－ヘプト－６－エノエート」（Ｒ３がフェニル）のみであって，「Ｒ３」として「－ＮＲ４Ｒ５」を選択したものは一つも記載されていない。さらに，「－ＮＲ４Ｒ５」が置換した化合物については，その製造方法もＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性の薬理試験も記載されておらず，「－ＮＲ４Ｒ５」において，「Ｒ４」，「Ｒ５」として「メチル」と「メチルスルホニル」という特定の組合せを選択することの記載もない。
そうすると，甲２に記載される一般式（Ｉ）の「Ｒ３」として，極めて多数の選択肢の中から可能性として考え得る置換基というだけの「－ＮＲ４Ｒ５」で，「Ｒ４」，「Ｒ５」として「メチル」と「メチルスルホニル（ＳＯ２ＣＨ３）」を選択した化合物が，そもそも技術的な裏付けをもって記載されているともいえず，この記載に基づいて，甲１化合物の「ジメチルアミノ基」を，「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２ＣＨ３）」に置き換える動機付けがあるとはいえない。
(c)技術常識に基づく動機付けについて
甲７，１０，１１，１４，２４の記載からすると，コレステロールは肝臓で大部分が合成され，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤がこのコレステロールの生合成を阻害するものであるから，副作用を考慮して肝臓の選択性が高いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を得ようとすることは，本件優先日当時の技術課題として当業者が認識し得るものとなっていたということはできる。
次に，甲７，２０の記載からは，例外はあるとしても，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤において親水性の化合物が，肝選択性を高める可能性があることが示唆されているといえ，肝臓の選択性が高いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を得るために，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示す化合物を，親水性という指標で評価し，親水性の高い（ｌｏｇＰが２以下の）化合物を選択するという動機付けは本件優先日当時の当業者が認識できたものと一応認めることができる。その一方，甲７，２０とも，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性がある化合物の親水性を評価したものであるが，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示す化合物を親水性とするために，どのような化学構造とすればよいのかについては何ら記載されていない。


甲９には，対象とする化合物のｌｏｇＰ値を理論的に計算できることと，特定の置換基に対応したπｘ値が示され，合成しようとする化合物の相対的脂溶性などを予測することが可能になることが記載され，ＲとＸを置換基とする芳香族置換体において，Ｘが「３－ＳＯ２ＣＨ３」（メチルスルホニル基）のπｘ値が－１．２６であることが示されているが，化合物を親水性にするためにメチル基をメチルスルホニル基に変換するという化合物の改変手段が記載されているわけではないし，ここで示されるメチルスルホニル基は芳香族環に直接置換されるものであって，ピリミジン環にメチルスルホニル基により置換されたイミノ基（－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２ＣＨ３））が置換されている本件発明１３とは異なる構造のものである。そうすると，既にＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性があることが分かっている化合物の親水性を測定し，その中から親水性の高い化合物を選択するという動機付けはあるとしても，甲１化合物の特定の置換基を別の置換基に置き換えれば，必ずしもＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を保持するかは分からないのであるから，そもそも，メチルスルホニル基を有する化合物のｌｏｇＰ値が小さくなる（親水性となる）ことのみを根拠として，甲１化合物において，親水性とするために，ジメチルアミノ基の一方のメチル基をメチルスルホニル基と置き換える動機付けがあるとはいえない。
また，医薬化合物の開発において，特定の薬理活性を有する化合物の構造を少しずつ変えてその作用を調べることが一般的に行われているとはいえるが，化学構造の変化によってどのような薬理作用の変化が生じるかは不明である以上，甲１化合物の化学構造を改変して親水性のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤となる化合物を得ようとするのであれば，少なくともＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が保持される範囲内で親水性となる化合物を得るのが自然である。
甲１６は，ピリジン及びピリミジン置換３，５－ジヒドロキシ－６－ヘプテン酸のラクトンを合成し，ＨＭＧ－ＣｏＡに対する阻害活性について構造－活性の関連性を調査した論文であって，そこには，以下の構造式（略）において，中央の芳香族環（ピリミジン環）の２，４及び６位における置換が強力な生物活性をもたらすこと，６位（Ｒ１）にイソプロピル基を導入すれば生物活性は最大になること，４位（Ｒ２）の極性置換基は４－クロロフェニル及び４－フルオロフェニルが強力な阻害剤となること，２位（Ｒ３）の置換は最適な生物活性のために最も重要で，嵩高のアルキル基の導入のみならずフェニル部分の導入によって力価の顕著な上昇が得られることが記載されている。
そうすると，甲１６の記載に接した当業者であれば，甲１化合物と同様のピリミジン環の６位がイソプロピル基で，４位が４－フルオロフェニル基で置換された化合物の２位の置換基は嵩高いアルキル基やフェニル環が高い阻害活性を示し，甲１の式Ｉの「Ｒ２」として，「不斉炭素原子を含まぬＣ１～C６アルキル」を選択できることと合わせみて，甲１化合物の「ジメチルアミノ基」を，アルキル基やフェニル環に置換することはあっても，甲１，１６に何ら記載のない「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２Ｒ’）」に置き換える動機付けがあるとはいえない。また，甲１や甲１６と関係のない甲２の記載に基づいて，その中から「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２ＣＨ３）」を選択することを想起するともいえない。さらに，甲１６には，中央の芳香族環（ピリミジン環）の２位における嵩高の親油性の置換基が合成ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤の生物活性に寄与していることが記載されているのであるから，そもそも，甲１発明を親水性にするための置換基や置換部位について何らかの示唆があるものとも認めることができない。
甲２９は，本件優先日前に存在するメチルスルホニル基を置換基として有する化合物の検索結果が記載され，甲３０にもメチルスルホニル基を置換基として有する化合物が記載されているが，これらはＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤であるかも不明であって，また，メチルスルホニル基を置換基とすることでその化合物がどのような性質となるのかも記載されていないから，単に，メチルスルホニル基を置換基として有する化合物が本件優先日前に存在していたからといって，甲１化合物のジメチルアミノ基を改変し，そのメチル基をメチルスルホニル基とすることが容易に想到できるわけではない。
さらに，本件優先日前に頒布されたその他の証拠をみても，メチル基をメチルスルホニル基に置き換えることの技術的意義についての記載すらなく，甲１化合物を親水性とするために，甲１化合物の２位の「ジメチルアミノ基」を「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２ＣＨ３）」とすることを動機付ける記載は見当たらない。そうすると，仮に，甲１化合物の化学構造を改変して親水性の化合物を得ることを当業者が想起したとしても，甲１化合物を親水性とするために，特定の位置（ピリミジン環の２位）に存在する「ジメチルアミノ基」の一方のメチル基のみをメチルスルホニル基（アルキルスルホニル基）に置き換え，「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２ＣＨ３）」とする動機付けがあるとはいえない。
(d)小括
したがって，甲１発明１において，相違点（１３－ｉ）の構成を採用することが当業者にとって容易であったということはできないから，相違点（１３－ⅱ）について検討するまでもなく，本件発明１３は，甲１発明１及び甲２の記載並びに本件優先日当時の技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたということはできない。
ｂ本件発明１３の効果
本件発明１３の効果は，強力なＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示す有効な薬剤を提供することにあるものと認める。


一方，甲１には，甲１化合物がＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示すことが記載されているものの，甲１化合物において，ピリミジン環の２位の「ジメチルアミノ基」を，式Ｉの範囲に含まれない「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２ＣＨ３）」に置き換えた場合に，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性がどのようになるか記載がない。甲１には，ピリミジン環の２位を「４－モルホリル基」に置換した化合物も記載されているが，これも甲１の式Ｉの「Ｒ２」として「－Ｎ（Ｒ８）２」を選択し，さらに，「Ｒ８」がその定義にある「双方のＲ８は窒素原子と一緒になって，５－，６－，７－員の随時置換されていてもよい環の部分を形成し，該環は随時ヘテロ原子を含んでもいてもよい（環Ｂ）」から選択されたものであって，「Ｒ２」として式Ｉの範囲に含まれない「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２ＣＨ３）」とした場合に，その活性がどうなるかについては記載がない。
次に，甲２には，式Ｉの「Ｒ３」として「－ＮＲ４Ｒ５」を選択でき，「Ｒ４」，「Ｒ５」の選択肢としてメチル，メチルスルホニルが併記されているが，メチル基とメチルスルホニル基が薬理活性として同等の置換基であることを示唆する記載もなく，「Ｒ３」として「－ＮＲ４Ｒ５」を選択した化合物の実施例すら記載されておらず，このような化合物の薬理活性がどうなるかは甲２の記載から予測できるとはいえない。さらに，甲１６には，本件発明１３の化合物と同様に，ピリミジン環の６位にイソプロピル基，４位に４－フルオロフェニル基を有する化合物が記載されているが２位の置換はアルキル基かフェニル基であって，「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２ＣＨ３）」は記載がなく，ピリミジン環の６位にイソプロピル基，４位に４－フルオロフェニル基を有する化合物であれば，２位にどのような置換基であっても同様の活性が得られるとはいえない。
そして，薬理活性は，化合物の構造と密接に関連するものであって，薬理活性を有する化合物の置換基を変化させた場合に，場合によっては，その薬理活性が得られなくなる可能性もあるから，甲１，２，１６のみならずその他の証拠の記載を参酌しても，甲１化合物のピリミジン環の２位の「ジメチルアミノ基」を，「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２ＣＨ３）」に置き換えた化合物のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性がどうなるかは当業者が予測し得たということはできない。本件発明１３のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性がメビノリンナトリウムと対比して高いという薬理活性については，本件明細書の記載から推認することができ，かつ，甲３もそのことを裏付けているから，本件発明１３の効果を否定することはできない。
ｃまとめ
したがって，本件発明１３は，本件出願（優先日）前に頒布された甲１発明（主引用発明）及び甲２発明並びに本件優先日当時の技術常識に基づいて本件出願（優先日）前に当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。
イ本件発明１５及び１７について
本件発明１５及び１７も，甲１発明１及び甲２の記載並びに本件優先日当時の技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。
ウ本件発明１６について
(ｱ)甲１発明２
「（Ｍ＝Ｎａ）の化合物を含むＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤の製造方法」
(ｲ)判断
本件発明１６は，甲１発明２及び甲２並びに本件優先日当時の技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。
(2)無効理由２について
ア本件発明１３，１５，１７について
(ｱ)本件発明１３，１５，１７の課題について
下記一般式(Ⅰ)
「（式中，Ｒ１は低級アルキル，アリールまたはアラルキルでありこれらの基はそれぞれ置換されていてもよい；Ｒ２およびＲ３はそれぞれ独立して水素，低級アルキルまたはアリールであり該アルキルおよびアリールはそれぞれ置換されていてもよい；Ｒ４は水素，低級アルキルまたは非毒性の薬学的に許容しうる塩を形成する陽イオン；Ｘは硫黄，酸素，スルホニル基または置換されていてもよいイミノ基；破線は二重結合の有無をそれぞれ表わす）」
で示される化合物は，本件発明１３，１５，１７の化合物を包含するものであり，それらの化合物を有効成分として含むＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤が本件発明１３，１５，１７であるから，本件発明１３，１５，１７が解決しようとする課題は，「優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する化合物を含むＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を提供すること」にある。
そして，発明の詳細な説明には，本件発明が「３－ヒドロキシ－３－メチルグルタリルコエンザイムＡ（ＨＭＧ－ＣｏＡ）還元酵素阻害剤」に関するものであって，このようなＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤として，カビの代謝産物又はそれを部分的に修飾して得られたメビノリン，プラバスタチン，シンバスタチンのほかに，フルバスタチン，ＢＭＹ２２０８９等の合成ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤が開発されていることが記載されているが，これら既に開発されているＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤について何らかの課題があることは記載されていないから，本件発明においては，既に開発されているＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤であるメビノリン，プラバスタチン，シンバスタチン，フルバスタチン等よりも優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を必要とするものではなく，「コレステロールの生成を抑制する」医薬品となり得る程度に「優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性」を有する化合物を有効成分として含むＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を提供することを課題にするものと認められる。
(ｲ)判断


ａ製造について
発明の詳細な説明には，本件発明１３の化合物に包含される「(+)－７－[４－(４－フルオロフェニル)－６－イソプロピル－２－（Ｎ－メチル－Ｎ－メチルスルホニルアミノピリミジン）－５－イル]－（３Ｒ,５Ｓ）－ジヒドロキシ－（Ｅ）－６－ヘプテン酸」の「カルシウム塩」について，出発原料（ＩＩＩ－３）から「(+)－７－[４－(４－フルオロフェニル)－６－イソプロピル－２－（Ｎ－メチル－Ｎ－メチルスルホニルアミノピリミジン）－５－イル]－（３Ｒ,５Ｓ）－ジヒドロキシ－（Ｅ）－６－ヘプテン酸ナトリウム塩」を製造し，それから「（ヘミ）カルシウム塩」とする具体的な製造方法が実施例１，２として記載されている。そして，その出発原料である化合物（ＩＩＩ－３）の具体的な製造方法も参考例１～４として記載されている。
実施例として具体的に記載されている「（+)－７－[４－(４－フルオロフェニル)－６－イソプロピル－２－（Ｎ－メチル－Ｎ－メチルスルホニルアミノピリミジン）－５－イル]－（３Ｒ,５Ｓ）－ジヒドロキシ－（Ｅ）－６－ヘプテン酸」の「カルシウム塩」は，本件発明１３が引用する本件発明５で示される式（Ｉ）のＲ１がメチル，Ｒ２がフッ素により置換されたフェニル，Ｒ３がイソプロピル，Ｒ４がカルシウムイオン，Ｘがメチルスルホニル基により置換されたイミノ基，二重結合が有の場合に当たるが，発明の詳細な説明には，式（Ｉ）の製造方法について一般的な記載がある。
また，上記一般記載においては，以下の化合物ａ
「」を，出発物質として製造することが記載されており，これは上記化合物（ＩＩＩ－３）に対応するところ，その製造例である参考例１～４の記載を合わせみると，そこに記載された試薬を一部変更することで，式（Ｉ）において，Ｒ１はメチルのみならずその他の低級アルキルも，Ｒ２はフッ素のみならずその他のハロゲンで置換されたフェニルも，Ｒ３はイソプロピルのみならずその他の低級アルキルとする化合物を製造できることが当業者に理解できるといえる。そうすると，本件発明１３の化合物は，発明の詳細な説明の記載に基づいて実際に製造すること，すなわち提供することができると当業者が理解できるといえる。
ｂＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性について
発明の詳細な説明には，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性の測定方法として，ラット肝ミクロゾーム溶液と［３－１４Ｃ］ＨＭＧ－ＣｏＡ溶液との混液に被験化合物を混ぜてインキュベートした後，薄層クロマト板に展開し，Ｒｆ値が０．４５～０．６０の部分をかきとり，その比放射能を測定することでメビノリンナトリウム塩の相対活性を１００とした場合の相対活性を測定する方法が記載されている。そして，その測定した結果として，「(+)－７－[４－(４－フルオロフェニル)－６－イソプロピル－２－（Ｎ－メチル－Ｎ－メチルスルホニルアミノピリミジン）－５－イル]－（３Ｒ,５Ｓ）－ジヒドロキシ－（Ｅ）－６－ヘプテン酸」の「ナトリウム塩」である化合物（Ｉａ－１）のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害作用が，メビノリンＮａの阻害活性を１００とした場合に４４２の相対活性を有することが記載されている。発明の詳細な説明に記載されている化合物（Ｉａ－１）は，ナトリウム塩であり，ヘミカルシウム塩である本件発明１３，１５，１７の化合物に含まれるものではないが，薬理の作用機序からみて塩の形態にかかわらず，同様の薬効を発揮すると解されるから，ナトリウム塩と同じく，本件発明１３，１５，１７の化合物も同様のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示すと推認することができ，実際，甲３によると，ヘミカルシウム塩「Ｓ－４５２２」もメビノリンナトリウム塩よりも強力なＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示しているから，上記推認が正しいことを裏付けているといえる。
また，本件発明１３の化合物は式（Ｉ）において，Ｒ１は低級アルキル，Ｒ２はハロゲンで置換されたフェニル，Ｒ３は低級アルキルを選択した場合の化合物もその範囲に包含するものであるが，これらの置換基は実施例に示されたＲ１がメチル，Ｒ２がフッ素により置換されたフェニル，Ｒ３がイソプロピルにより置換されたイミノ基と極めて類似したものであって，化合物（Ｉａ－１）が医薬品となっているメビノリンナトリウムよりも高い活性を有することが示されている以上，化学構造が極めて類似する本件発明１３の化合物も，同様のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示す化合物となると当業者が理解でき，「コレステロールの生成を抑制する」医薬品となり得る程度に「優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性」を有するということが当業者に理解できるといえる。
そうすると，発明の詳細な説明には，本件発明１３の化合物を製造することができ，かつ得られた化合物が優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することが当業者に理解できるように記載されているから，この化合物を有効成分として含むＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤である本件発明１３も当業者が製造でき，かつそれが優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することを当業者が理解できるように記載されているといえる。
また，本件発明１５，１７は，本件発明１３の化合物に包含されるから，同様に，発明の詳細な説明にその課題を解決できると当業者が理解できる程度に記載されているということができる。
イ本件発明１６について
(ｱ)本件発明１６の課題について
本件発明１６の課題は，本件発明１０の光学活性体を含むＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤の製造方法を提供することにある。
(ｲ)判断
本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明１０の光学活性化合物の製造方法についての一般記載があり，これによると，本件発明１６が引用する本件発明１０の製造工程に対応する。


「式（ｂ）で示される化合物を，（３Ｒ）－３－（tert－ブチルジメチルシリルオキシ－５－オキソ－６－トリフェニルホスホラニリデンヘキサン酸誘導体と反応させて式（ｃ）で示される化合物を生成させる工程と，
【化６】
【化７】
式（ｃ）で示される化合物のtert－ブチルジメチルシリル基を離脱することにより
式（ｄ）で示される化合物を生成させる工程と，
【化８】
式（ｄ）で示される化合物を還元する工程と，を含む方法」によって，本件発明１０の
「式（Ｉ）：
【化５】
（各式中，
１は低級アルキル；
２はハロゲンにより置換されたフェニル；
３は低級アルキル；
４はヘミカルシウム塩を形成するカルシウムイオン；
Ｘはアルキルスルホニル基により置換されたイミノ基；
破線は２重結合の存在；
ｔ－Ｂｕはtert－ブチル；
Ｃ＊は不斉炭素原子を，それぞれ表す。）
で示される，光学活性体化合物」を製造することができると当業者が理解できるといえる。
ウ小括
以上のとおり，本件発明１３，１５～１７に係る特許請求の範囲の請求項１３，１５～１７に記載された特許を受けようとする発明は，発明の詳細な説明に記載されたものでないとはいえないから，特許請求の範囲の記載が平成６年改正前特許法３６条５項１号に適合しないとはいえない。
第３被告の本案前の抗弁
１東京高裁平成２年１２月２６日判決（平成２年（行ケ）第７７号無体財産権関係民事・行政裁判例集２２巻３号８６４頁）は，「本件訴えは，原告が請求した，本件特許を無効とすることについての審判請求は成り立たない旨の本件審決の取消しを求めるものであるから，特許法第１７８条第２項の規定により，原告が当事者適格を有することは明らかである。しかし，そのことから当然に原告が本件訴えについて，訴えの利益があるということはできない。即ち，原告の請求に係る本件特許無効審判請求は成り立たないとした本件審決は，形式的には原告に不利益な行政処分ではあるが，審決取消訴訟の訴訟要件としての訴えの利益は右のような形式的な不利益の存在では足りず，本件審決が確定することによりその法律上の効果として，原告が実質的な法的不利益を受け，又はそれを受けるおそれがあり，そのため本件審決の取消しによって回復される実質的な法的利益があることを要するものである。したがって，特許権の存続期間中であれば，無効とされるべき特許発明が，特許され保護を受けることによって不利益を被るおそれがあるとして当該特許を無効とすることにつき，審判請求は成立しないとした審決の取消しを求める訴えの利益が認められる者であっても，当該特許の有効か無効かが前提問題となる紛争が生じたこともなく，今後そのような紛争に発展する原因となる可能性のある事実関係もなく，特許権の存在による法的不利益が現実にも，潜在的にも具体化しないままに，当該特許権の存続期間が終了した場合等には，当該特許の無効審判請求は成立しないとした審決の取消しを求める訴えの利益はないとされるというべきである。」と判示している。
２本件特許権は，平成２９年５月２８日の経過をもって，既に消滅している（乙７６）。
原告は，本件特許権存続期間中に，本件特許権の実施行為に相当する行為を行っておらず，被告は損害賠償請求権，告訴権等を有していないことは明らかであるから，原告の訴えの利益は既に消滅しており，本件訴えは，却下すべきである。３(1)特許権の有効期間中，禁止権の効力を受けていたことは，審決を取り消しても回復できるものではない。
審決取消訴訟は，行政事件訴訟の一種であり，行政事件訴訟法上，期間の経過により，処分を取り消すことによって何らの法的利益もない場合，訴えの利益がないとするのは判例，通説である。
(2)特許法１２３条３項は，特許権の消滅により，直ちに訴えの利益が失われることがない旨を確認した規定にとどまり，訴えの利益がない場合であっても無効審判，審決取消訴訟を追行できるとする規定ではない。
第４本案前の抗弁に対する原告の主張
特許権の存続期間が満了した場合であっても，無効審判請求ができることは条文上明らかであり，本件のような薬剤に関する発明について，競業する製薬会社間にその特許の有効性に関して争いがある場合，東京高裁平成２年１２月２６日判決の事案のように，自らが特許の存続期間中に実施し得たという現実的・具体的な可能性がないに等しいコンサルタント業者が特許の有効性について争う場合とは，事案が異なる。
原告は，本件特許権の存続期間中，本件特許権の侵害行為と評価されるような実施行為は行っておらず，その意味において，被告が原告に対して損害賠償請求権や告訴権等本件特許権の侵害を前提とする各種責任追及に関する法的権利を現時点において有していないことは争わないが，本件特許の禁止権の効力を現実的・具体的に受けていたものであり，しかも，その特許の成立に影響を与えたデータについても疑義があるという事案であるから，その特許の有効性に関する審決の取消訴訟において司法判断を受けられるのは当然である。
第５原告主張の審決取消事由
１取消事由１（進歩性の判断の誤り）
(1)動機付けがないとの判断の誤り
ア甲１からの動機付け
(ｱ)甲１の実施例１ｂ）の化合物（甲１化合物）と本件特許に関するロスバスタチンの構造式は，下図のとおりであり，その相違部分（赤枠部分）は，ピリミジン環の２位のジメチルアミノ基の一方のメチル基が，ロスバスタチンではメチルスルホニル基になっていること，ロスバスタチンは，ナトリウム塩ではなく，カルシウム塩であることのみが相違する。
(ｲ)本件発明１３の化合物の構成であるピリミジン環の２位が「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２ＣＨ３）」である化合物については，甲１の一般式Ⅰの範囲に含まれない。
しかし，特許請求の範囲は，出願時に出願人が特許が欲しいと希望する範囲であって，薬理活性が期待できる範囲とは一致しない。
本件優先日当時には，いわゆるスタチンというＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤の研究が成熟しており，少なくとも，甲１化合物のピリミジン環の５位のジヒドロキシヘプテン酸（又はそのラクトン）が活性に必要なファーマコフォアであることが知られていた（甲１５）から，このようなファーマコフォアを有する場合は，特許請求の範囲になくても，その少し外に存在する化合物であれば，当業者は薬理活性を合理的に期待する。


(ｳ)次のとおり，甲１の特許請求の範囲に記載されている一般式   Iの範囲の少し外に存在する化合物が，実際に，本件優先日前に十分強力なＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有していたことが公知であった。ａ本件優先日前に公知であった甲７３に記載された化合物１－５－１６は，ピリミジン環の２位が４－フェニル－フェニルである点で甲１の一般式Ｉの範囲外であるが，４－フェノキシ－フェニルであれば甲１の一般式Ｉの範囲内となることから，甲１の一般式Iの範囲内ではないものの，非常に近い構造を有し，甲１の一般式Ⅰの範囲の少し外に存在する化合物である。
甲1実施例1b)の化合物
-Na
ロスバスタチンCa2+
-2+
甲７３では，上記化合物が，医薬品として開発されたＣＳ－５１４（プラバスタチン）と同等以上のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有していることが示されている。
ｂ本件優先日前に公知であった甲７４に記載された１３ａ～１３ｅ及び１３ｇ～１３ｊの化合物は，ピリミジンではなくピリジンであること以外は，甲１の式Iの範囲内であることから，甲１の一般式   Iの範囲内ではないものの，非常に近い構造を有し，甲１の一般式Iの範囲の少し外に存在する化合物である。甲７４では，上記化合物がＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することがデータとして示されている。
(ｴ)したがって，甲１の特許請求の範囲になくても，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤としてのファーマコフォアを有し，特許請求の範囲の少し外に存在する化合物であれば，当業者は，薬理活性（ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性）を合理的に期待するから，甲１の一般式Iの範囲に含まれない選択肢である「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２ＣＨ３）」に置き換えると，「ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性」という薬理活性を期待できないので，動機付けがないとする審決の判断は誤りである。
イ甲２からの動機付け
(ｱ)甲２には，次のとおり，一般式（Ⅰ）の化合物全体の製造方法及びＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性について記載されているから，「Ｒ３」として「ＮＲ４Ｒ５」を選択した一般式（Ⅰ）の化合物について技術的裏付けがあると理解できるのであって，「甲２では，「Ｒ３」として「ＮＲ４Ｒ５」を選択した化合物について，その製造方法もＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性の薬理試験も記載されていない」旨の審決の認定は誤りである。
ａ甲２には，一般式（Ⅰ）の化合物の合成方法が記載されており（１３頁左下欄８行～１９頁右下欄１行），当業者は「Ｒ３」として「ＮＲ４Ｒ５」を選択した化合物の合成方法を理解することができる。
ｂ甲２には，一般式（Ⅰ）の化合物が，コレステロールの生合成を抑制する医薬品となり得る程度に活性を有することが記載されており（１９頁右下欄２行～１１行），当業者は，「Ｒ３」として「ＮＲ４Ｒ５」を選択した化合物が，コレステロールの生合成を抑制する医薬品となり得る程度に活性を有することを理解することができる。
(ｲ)次のとおり，本件優先日前の公知文献から，甲２の一般式（Ⅰ）の範囲の複数の化合物が活性を有することが理解できるので，当業者は，本件優先日当時，甲２を見れば，一般式（Ⅰ）の化合物について，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することの技術的裏付けはあると理解できる。ａ本件優先日前に公知であった甲１６には，甲２の一般式（Ⅰ）の範囲にある化合物であって，「Ｘ」と「Ａ」が甲１化合物と同じ構造であり，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤のファーマコフォアであるジヒドロキシヘプテン酸構造を有する化合物として，化合物２ｒ～２ｗが記載されており，これら全ての化合物についてＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することがデータとして示されている（ＴａｂｌｅⅠ）。
また，その製造方法も記載されている（５４頁～５５頁左欄）。ｂ甲２の実施例の化合物であって，「Ｘ」と「Ａ」が甲１化合物と同じ構造を有する化合物である実施例８，２３の化合物については，それぞれ非常に近い構造を有する化合物が，本件優先日前に公知であった甲１６，７３～７５に記載されている。


すなわち，甲２の実施例８の化合物については，甲１６の「ＴａｂｌｅⅠ」に記載されている化合物２ｒ及び甲７４の表１に記載されている化合物１３ｋが，甲２の一般式（Ⅰ）のＡの部分がメチルエステルからフリーのカルボン酸又はその塩に変わっただけの化合物として記載されており，甲７５の「ＴＡＢＬＥ１」の一番下の化合物が，甲２の一般式（Ⅰ）のＡの部分が甲２の実施例８の化合物のメチルエステルからラクトンに変わっただけの化合物として記載されており，それぞれ，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することが示されている。また，甲２の実施例２３の化合物については，甲１６の「ＴａｂｌｅⅠ」に記載されている化合物２ｖ，甲７４の表１に記載されている化合物１３ｏ，甲７３の化合物Ｉ－５－８が，甲２の一般式（Ⅰ）のＡの部分がメチルエステルからフリーのカルボン酸又はその塩に変わっただけの化合物として記載されており，甲７５の「ＴＡＢＬＥ１」の一番上の化合物が，甲２の一般式（Ⅰ）のＡの部分が甲２の実施例８の化合物のメチルエステルからラクトンに変わっただけの化合物として記載されており，それぞれ，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することが示されている。これらの公知情報を考慮すると，なおさら，甲２の一般式（Ⅰ）の化合物について，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することの技術的裏付けはあると理解できる。
ｃしたがって，本件優先日前の公知文献を考慮すると，甲２の一般式（Ⅰ）の範囲の複数の化合物が活性を有することがデータとして示されていると理解できるので，甲２の一般式（Ⅰ）で示される化合物についても，甲１と同様に，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が一応期待されると認定すべきである。(ｳ)そうすると，甲１化合物の「ジメチルアミノ基」を，甲２の記載に基づいて「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２ＣＨ３）」に置換する動機付けはある。
ウ技術常識からの動機付け
(ｱ)技術常識を参酌すると，当業者は，甲１化合物のピリミジン環の２位に親水性の基を導入する。
甲１化合物は，下図のとおりであるところ，ピリミジン環５位のジヒドロキシヘプテン酸は活性に必須のいわゆるファーマコフォアである（甲１５）から，当業者はこの部分の変換は考えない。
また，ピリミジン環４位のｐ－フルオロフェニル基及び６位のイソプロピル基の組合せで強い活性が得られていること（甲１６の「ＴａｂｌｅⅠ」の化合物２ｔ～２ｗと２ｒ～２ｓの比較，甲２６，２７，７６），当時開発されていた化合物の多くがこの組合せを有していたこと（甲８）を考えると，当業者は，ピリミジン環の４位及び６位の変換も考えない。
したがって，当業者は，甲１化合物のピリミジン環の２位に親水性の置換基を導入する。
（破線で囲んだジメチルアミノ基はピリミジン環の２位に結合し，パラフルオロフェニル基はピリミジン環の４位に結合し，ジヒドロキシヘプテン酸はピリミジン環の５位に結合し，イソプロピル基はピリミジン環の６位に結合している。）なお，甲１６には，ピリミジン環の２位に嵩高の親油性の置換基を導入することでＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が向上したことが記載されているが，ピリミジン環の２位に嵩高の親油性の置換基がなければ強いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が得られないことは記載されていないから，甲１６の記載は，当業者が甲１化合物のピリミジン環の２位に親水性の基を導入することを妨げない。かえって，甲１化合物では，親水性のジメチルアミノ基がピリミジン環の２位に導入されていることから，ピリミジン環の２位に親水性の置換基を導入しても強い活性が得られることは技術常識であったと考えられる。創薬科学では，化合物の変換は少しずつ行うことが技術常識であり（甲５７，５８），当業者は，甲１化合物のピリミジン環の２位のジメチルアミノ基の一方のメチル基をまずは変換する。そして，変換によりなるべく置換基の大きさが変わらないような親水性の基に置換する。
甲２の式（Ⅰ）は，甲１化合物を包含するから，甲１化合物のピリミジン環の２位のジメチルアミノ基の一方のメチル基を変換してより親水性にする場合，当業者は，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が期待できる甲２の式（Ⅰ）の記載を参考にする。そして，甲２の式（Ⅰ）のＲ４，Ｒ５の選択肢として挙げられているものの中から，より親水性となり（甲６０の図６），変換により置換基の大きさの変化が抑えられる「アルキルスルホニル」，特にその中で最も大きさに変化のない「メチルスルホニル」を選択することは容易である。
なお，親水性を付与する基として，メチルスルホニル基は，本件優先日当時公知の置換基であり（甲６０の図６），当業者である創薬化学者が容易に想到した置換基である。
また，前記イのとおり，甲２の式（Ⅰ）の化合物は，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が期待できる。
したがって，当業者が，甲１化合物のピリミジン環の２位のジメチルアミノ基の一方のメチル基を変換する際に，甲２及び技術常識から，親水性の基として，メチルスルホニルを選択することは容易であり，本件発明１３の化合物は，甲１の化合物から甲２及び技術常識を参酌することにより容易に想到される。(ｲ)本件発明の課題を，「コレステロールの生成を抑制する医薬品となり得る程度に優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する化合物を有効成分として含むＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を提供すること」と考えた場合，甲１の記載から，甲１化合物は，必ずしもＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を現状維持しなくてもよいと理解できる。


すなわち，甲１には，甲１化合物（実施例１ｂ）の生成物）のin   vitroＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害試験と共に，invivo   コレステロール生合成阻害試験の結果が記載されており，それによると，甲１化合物（実施例１ｂ）の生成物）のＥＤ５０値は０．０２８mg/kgである一方，メビノリンのＥＤ５０値は０．４１mg/kg，コンパクチンのＥＤ５０値は３．５mg/kgであり，甲１化合物は，メビノリンより１５倍（０．４１÷０．０２８＝１４．６），コンパクチンより１２５倍（３．５÷０．０２８＝１２５），invivoで活性が強いことが理解できる。メビノリンは，ロバスタチンとして，高脂血症薬として本件出願時に既に上市されており，コンパクチンも，ヒトで血中コレステロール値を低下させるのに十分な薬効を有していたことが知られていた（甲１４，２６）ので，もし上記の課題を達成するのであれば，甲１化合物はＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を現状維持する必要がなく，１２５倍ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が低下しても，課題を解決できる。また，化合物の標的組織選択性を高める等，動態を改善すれば，１２５倍より低下しても課題を解決できると理解することができる。
したがって，阻害活性の現状維持を前提として，甲１化合物のピリミジン環２位の置換について，甲１化合物のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が現状維持されることは分からないので，甲１化合物のピリミジン環２位の置換の動機付けはないとする審決の判断は誤っている。
そして，審決は，サポート要件の判断では，「コレステロールの生成を抑制する」医薬品となり得る程度に「優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性」を有する化合物を有効成分として含むＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を提供することという課題を設定して判断している一方で，進歩性の動機付けの判断は，課題の基準である「コレステロールの生成を抑制する」医薬品となり得る程度を超える「甲１化合物のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が現状維持されること」という基準を設定し，判断しているから，このようなダブルスタンダードでサポート要件と動機付けを判断することは妥当でない。
エ小括
したがって，本件発明１３の進歩性を肯定した審決の判断は誤りである。本件発明１５～１７についても同様である。
(2)本件発明の効果の判断の誤り
ア次のとおり，本件発明１３の効果の判断において，比較対象とすべきは，メビノリンナトリウムではなく，少なくとも甲１化合物であるから，メビノリンナトリウムとの比較で本件発明１３の化合物の効果を判断した審決の判断は，誤っている。
(ｱ)本件優先日前には，ロバスタチン，シンバスタチン，プラバスタチンといったヘキサヒドロナフタレン骨格を有するＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤が開発され，上市されており，そのヘキサヒドロナフタレンを他の骨格に変換した多数のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害化合物が公知であった（甲８）。本件発明に関するヘキサヒドロナフタレンをピリミジンに変換したＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害化合物についても，本件優先日前に，既に多数の報告があり（甲１，２，１６，７３～７５等），その中でも，甲１化合物は，本件発明１３の化合物とその構造が極似しており，その構造上の差異は，ピリミジン環の２位のアミンに結合するのがメチル基（甲１化合物）かアルキルスルホニル基（本件発明１３の化合物）だけであった。
(ｲ)甲１化合物も本件発明１３の化合物も，甲２の一般式（Ⅰ）の範囲に含まれるから，甲２の一般式（Ⅰ）の化合物のいわゆる選択発明（効果が顕著であるかはともかく，化合物が，先願特許明細書の一般式の範囲内にあるが，先願特許明細書には具体的にその化合物が記載されていない場合）である。選択発明であれば，本件発明１３の化合物がその上位概念を記載する甲２に対し進歩性を有するためには，メビノリンナトリウムではなく，少なくとも，甲２の一般式（Ⅰ）の範囲内に存在する具体的な公知化合物であった甲１化合物と対比し，顕著に高いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を発揮する必要がある。(ｳ)本件特許権者は，本件出願とほぼ同時期に出願した同一内容の米国出願の出願前に，甲１及び２の存在を知っていたから，本件出願時にも，甲１及び２を知っており，本件発明１３の化合物及び甲１化合物が甲２発明の選択発明であることを認識していた。また，本件発明１３の化合物が甲２より進歩性を有するためには，甲１化合物より本件発明１３の化合物が顕著なＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を発揮する必要があったことも，認識していた。本件特許の権利化は，選択発明であることを本件出願時に認識していたにもかかわらず，知らぬがごとく明細書を作成し，拒絶理由通知での進歩性違反の対応で，信頼性のない高い効果を示すデータを意見書において故意に提出し，甲１化合物に比較して選択発明足り得るような顕著な効果を奏することを示して特許査定を得たと考えられる。
本件特許登録後，本件発明１３の化合物の効果の比較対象が，甲１化合物ではなく，メビノリンナトリウムであるとして効果が認められ，「必ずしも甲１化合物より高いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害作用を有する必要がない」と判断されるのであれば，出願明細書において最も構造の近い化合物との効果の比較データを記載しないだけではなく，拒絶理由通知に対する意見書においても信頼性の高いデータに基づいて効果を主張せずに極めて信用性の乏しいデータに基づいて進歩性を主張し，とりあえず特許を得るというやり方を正当化しかねない。イ次のとおり，本件発明１３の化合物をメビノリンナトリウムと対比することが適切であったとしても，本件明細書の記載から，本件発明１３の化合物はメビノリンナトリウムと対比してＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が高いことを推認することはできない。
(ｱ)当業者は，本件明細書の表４の数値が何を意味しているのか，理解できない。


本件明細書には，本件発明の化合物のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性の測定方法とその評価結果が記載されており，「本法により測定したメビノリン（ナトリウム塩）の阻害活性を１００とした時の本発明化合物の相対活性を表４に示した」（【００４２】）として，表４に，被検化合物の相対活性のデータが示されている。本件明細書において具体的に化合物の薬理活性が示されているのは表４しかなく，その中で化合物Ｉａ－１，Ｉａ－３，Ｉａ－５，Ｉａ－７のラット肝ミクロゾームを用いたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が示されているものの，本件発明１３をサポートする可能性のある化合物は化合物Ｉａ－１しかなく，表４では，化合物Ｉａ－１がメビノリンナトリウムの阻害活性を１００とした時の相対活性が４４２であることが記載されている。
しかし，阻害活性は条件，主には化合物濃度により変わるところ，「メビノリン（ナトリウム塩）の阻害活性を１００とした」というだけでは，どのような条件でのメビノリン（ナトリウム塩）の阻害活性を１００としたのか，当業者は理解できない。例えば，a）ある濃度でのメビノリン（ナトリウム塩）の阻害活性を測定し，それを１００として，同濃度での被検化合物の阻害活性の相対値を表４に示したのか，b）複数の濃度のメビノリン（ナトリウム塩）の阻害活性を測定し，その結果より阻害率のＩＣ５０値を求め，それを１００として，被検化合物のＩＣ５０値の相対値を表４に示したのか，それ以外なのか，当業者には理解できない。そして，例えば，化合物Ａが１ｎＭ，１０ｎＭ，１００ｎＭで，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性がそれぞれ１％，５０％，９０％であり，化合物Ｂが，１ｎＭ，１０ｎＭ，１００ｎＭで，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性がそれぞれ５％，３０％，５０％であったとした場合，化合物Ａの１ｎＭのＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性（１％）を１００とすれば，化合物Ｂの１ｎＭのＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性は５％であるから，上記b)の場合の化合物Ａに対する化合物Ｂの相対活性は５００となる。一方，化合物ＡのＩＣ５０値は１０ｎＭ，化合物ＢのＩＣ５０値は１００ｎＭであるから，上記a)の場合は，化合物ＡのＩＣ５０値を１００とすれば，化合物ＢのＩＣ５０値の相対活性は１０となる。つまり，上記a)の場合とb)の場合では，化合物の活性の強弱の順番が逆転することになり，化合物の活性の強弱の順番も一義的に把握できない。
(ｲ)本件明細書に記載されたラット肝ミクロゾームを用いた   invitroＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性測定法は，結果にばらつきが生じることが本件出願時に知られており，阻害活性の強弱の順番も変わることが知られていた（甲７，８，３１，３５，７５）から，少なくとも別個独立に同じ実験を複数回実施した結果を示さないと，当業者は，化合物のどちらの阻害活性が強く，どちらが弱いかを理解することができない。表４の結果は１回の実験のみの結果と理解できるから，当業者は，本件明細書の記載から，本件発明１３の化合物が，メビノリンナトリウムと対比してＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が高いことを理解することはできない。ピリミジン骨格を有するＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害化合物についての特許出願の多くが，その化合物がＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することを，本件特許のような肝ミクロゾームを用いたin   vitroＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害試験という１種類の試験のみの，しかも１回の試験結果のデータだけで示していない（甲１，７３，７４，７７，７８）ことは，当業者が，化合物間のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性の強弱を議論するのであれば，その試験結果がばらつくことを考慮して，本件出願当時，１種類の１回のみの試験系での結果では足りず，複数の種類の試験の結果をデータとして示す必要があると認識していたことを裏付けている。ウ次のとおり，甲３は，本件発明１３が顕著な効果を有することを裏付けていない。
(ｱ)明細書から理解できないことを出願後に出された文書から参酌することはできないので，「甲３は，本件発明１３が顕著な効果を有することを裏付けているから，本件発明１３の効果を否定することはできない」とする審決の判断は誤っている。
(ｲ)甲３のＳ－４５２２（本件発明１３の化合物）とＳＤＺ－６５１２９（甲１化合物）のデータは，甲５の測定１～３の結果をまとめたものであること，このデータは平成８年８月１日までに得られたことが理解できるところ，甲５には，本件明細書の化合物Ｉａ－１は，甲１の実施例１ｂ）の化合物より，約２倍しかinvitroＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が強くないことが記載されている。甲３から，約９倍強いことは裏付けられない。


本件特許権者は，甲１を引用文献とする新規性違反，進歩性違反の拒絶理由に対して，平成８年８月１２日に補正書及び意見書を提出して，新規性及び進歩性違反を解消し，特許査定を得ているところ，上記意見書では，本件明細書の化合物Ｉａ－１が甲１の実施例１ｂ)の化合物より，invitroＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が約９倍も強く，格段に優れていることが主張されている。本件特許権者は，上記意見書提出時，信頼性がある結果であると認識していたはずの約２倍強いとする実験結果を提出せず，約９倍強いという実験結果を提出して，本件発明１３の一般式に含まれる化合物（Ｓ－４５２２）の顕著な効果のみを主張して（構造に係る主張はしないで），進歩性違反の拒絶理由を解消したのであるから，顕著な効果とは，甲１化合物に比較し「約２倍強い」ではなく「約９倍強い」ことであると事実上自認しているといえ，今になって「約９倍強い」ことが顕著な効果ではなく，「約２倍強い」でも顕著な効果を奏すると主張することは，禁反言により許されない。
また，本件特許権者は，上記意見書提出時には，本件発明１３の一般式に含まれる化合物（ロスバスタチンカルシウム）が甲２の選択発明として顕著な効果を示さないと特許性が確保できないことを知っていたのであるから，それに足るべき顕著な効果を主張したと考えられ，なおさら，上記主張をすることは，禁反言により許されない。
エ次のとおり，本件発明１３が顕著な効果を奏することは，本件明細書に記載がない。
(ｱ)前記イ(ｱ)のとおり，本件発明１３が顕著な効果を奏することは，本件明細書に記載がない。
(ｲ)本件発明１３の化合物と構造が非常に近い甲１化合物は，甲２の一般式（Ⅰ）の範囲内で本件発明１３の一般式（Ⅰ）の範囲外に存在する化合物であるが，甲８の表１に記載されたメビノリンナトリウムのＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性のＩＣ５０値（０．０６８μＭ）と，甲１の試験Ａの結果であるＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性のＩＣ５０値（０．０２６μＭ）とを考慮することにより，甲１化合物はメビノリンナトリウムと比較して２．６倍ラット肝ミクロゾームを用いたinvitroＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が強いと推測できた。また，甲１６の化合物２ｔ，２ｕ，２ｖ及び２ｗは，甲２の一般式（Ⅰ）の範囲内で本件発明１３の一般式（Ⅰ）の範囲外に存在する化合物であるが，メビノリンナトリウム（甲１６の化合物１ｂ）と比較して２．６倍～８倍，ラット肝ミクロゾームを用いたinvitro   ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が強い。(ｳ)しかし，メビノリンナトリウムと対比してＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が高いことすら理解できない本件発明１３の化合物が，甲１及びその上位概念の一般式が記載されている甲２を参酌した上で，甲２発明の選択発明に値するに十分に顕著な活性（甲１化合物並びに甲１６の化合物２ｔ，２ｕ，２ｖ及び２ｗに比較し十分に顕著な活性）を有していたことは，本件明細書のどこにも記載がなく，本件明細書の記載から理解もできない。
(ｴ)本件出願後の資料である甲３を参酌するとしても，甲３によると，本件明細書の表４に記載の化合物Ｉａ－１のカルシウム塩であるＳ－４５２２（ロスバスタチン）が，複数回の測定から求めたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性測定結果より，メビノリンナトリウムに比較して２．０倍強いことが示されているのであるから，甲３からは，化合物Ｉａ－１はメビノリンナトリウムに比較して２倍程度強いとしか理解できない。
一方，甲２の一般式（Ⅰ）の範囲内で本件発明１３の一般式(Ⅰ)の範囲外に存在する甲１６の化合物（２ｔ，２ｕ，２ｖ及び２ｗ）や甲１化合物の活性は，メビノリンナトリウムより２．６倍～８倍，ラット肝ミクロゾームを用いたin   vitroＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が強い，又は，強いと推測できた。したがって，たとえ甲３を考慮したとしても，本件発明１３の化合物が甲１及び２を参酌して，十分に顕著な活性を有していたことは裏付けられない。(ｵ)審決は，「本件発明に顕著な効果があるか否かは，甲１及び本件優先日当時の技術常識から本件発明１３の効果を予測し得たか否かで判断されるべきものであって，必ずしも，甲１化合物より高いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する必要はない。」と判断しているが，甲１化合物も本件発明１３も甲２発明の選択発明であったことを考慮すれば，上記の審決の判断は誤りである。
オ小括
したがって，効果は参酌されず，この点からも，本件発明１３が甲１及び２より進歩性を有することは支持されない。
本件発明１５～１７についても同様である。
２取消事由２（サポート要件についての判断の誤り）
(1)本件発明１３の課題の認定について
ア次のとおり，審決で認定された課題は，本件出願時の技術常識から不適切である。
(ｱ)医薬品となり得る程度に「優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性」を有する化合物として最初に見いだされたのは，コンパクチン（甲１４，２６）であるが，コンパクチンは，本件出願の１０年をはるかに超える前に既に公知であった（甲８１）。
１０年以上前の技術水準と同レベルの「『コレステロールの生合成を抑制する』医薬品となり得る程度に『優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性』を有する化合物を有効成分として含むＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を提供すること」を本件発明の課題とすることは，適切ではない。
(ｲ)本件出願当時，既に複数のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤が医薬品として上市されていた。


また，本件発明１３と同じ骨格であるピリミジン骨格を有する化合物が複数公知であり（甲１６，７３～７５），メビノリンナトリウムより強いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示す化合物も公知であった（甲１６）。このような本件出願時の技術常識を考慮すると，審決で認定された課題の「『コレステロールの生合成を抑制する』医薬品となり得る程度」という程度は，技術常識に比較してレベルが低く，不適切である。
イ次のとおり，審決で認定された課題は，本件発明１３の化合物が甲２の一般式（Ⅰ）の範囲内の化合物であることを考慮すると，不適切である。(ｱ)本件発明１３の化合物は，甲２の一般式（Ⅰ）の範囲に包含される。このような状況で本件発明１３の化合物に特許性（特に進歩性）があるとすれば，選択発明としてであるが，そうであれば，甲２の一般式（Ⅰ）の他の化合物に比較し顕著な効果を有する必要がある。
ここで，甲２の一般式（Ⅰ）の範囲内で本件発明１３の範囲外に存在する化合物である甲１６の化合物２ｔ，２ｕ，２ｖ及び２ｗは，メビノリンナトリウム（甲１６の化合物１ｂ）と比較して，２．６倍～８倍ラット肝ミクロゾームを用いたinvitroＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が強いことが，本件出願時に公知であった（甲１６）。
なお，甲２の実施例２３として具体的に記載されている化合物は，甲１６の化合物２ｖのカルボン酸のメチルエステル体であって，甲１６の化合物２ｖのいわゆるプロドラッグとして等価のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を発揮する化合物であるから，甲２には，メビノリンナトリウムと比較して，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が２．６倍強い（甲１６の化合物２ｖは，メビノリンナトリウム（甲２の化合物１ｂ）に比較して２．６倍強い）化合物が，具体的に実施例化合物として記載されていたと理解できる。
(ｲ)本件発明１３の化合物と構造が非常に近い甲１化合物も，甲２の一般式（Ⅰ）の範囲内で本件発明１３の範囲外に存在する化合物であるが，甲８の表１に記載のメビノリンナトリウムのＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性のＩＣ５０値（０．０６８μＭ）と，甲１の試験Ａの結果であるＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性のＩＣ５０値（０．０２６μＭ）とを考慮することにより，甲１化合物はメビノリンナトリウムと比較して，２．６倍ラット肝ミクロゾームを用いたin   vitroＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が強いと，本件出願時に当業者は推測できた。(ｳ)以上によると，甲２の一般式（Ｉ）に含まれる化合物として，メビノリンナトリウムと比較して２．６倍～８倍ラット肝ミクロゾームを用いたinvitroＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が強い（又は強いと合理的に推測される）化合物が本件出願時に公知であった。
したがって，本件発明１３の化合物が甲２の一般式（Ｉ）の化合物を考慮して進歩性を有するためには，メビノリンナトリウムと比較して２．６倍～８倍を超えるＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することが必要であると理解できる。(ｴ)甲１には，ラットを用いた   invivo   コレステロール生合成阻害試験の結果が記載されており，コンパクチンがメビノリンより約８．５倍invivo   コレステロール生合成阻害作用が弱いことが示されている（３．５÷０．４１＝８．５３）。
コンパクチンが公知でオーソライズされたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤であったこと，ヒトで血中コレステロール値を低下させるのに十分な薬効を有していたことが知られていた（甲１４，２６）ことから，メビノリンより８．５倍程度ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が弱くても，審決で認定された課題である「『コレステロールの生合成を抑制する』医薬品となり得る程度に『優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性』を有する化合物を提供すること」は解決できると理解できる。そうすると，審決で認定された課題は，メビノリンナトリウムより約８．５倍ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性の弱いコンパクチンでも達成できると理解することができる。
しかし，本件発明１３の化合物が甲２の一般式（Ｉ）の化合物を考慮して選択発明としての進歩性を有するためには，メビノリンナトリウムと比較して２．６倍～８倍以上強いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することが必要であると理解できるから，審決で認定された課題を解決しても，選択発明としての進歩性が担保できない以上，特許発明とはなり得ない。
このように審決で認定された課題を解決しても進歩性が担保できず，特許発明となり得ないのは，審決で認定された課題が当時の技術常識に比較してレベルが著しく低く，不適切であるからにほかならない。
ウ次のとおり，審決で認定された課題は，本件出願時の状況を考慮すると不適切である。
本件特許権者は，本件出願時（平成４年５月２８日）に甲１及び２を認識し，本件発明１３の化合物及び甲１化合物が甲２の一般式（Ⅰ）の範囲内に属することを認識していた。
このような認識を有していた以上，甲１にメビノリン（生体内で代謝されてメビノリンナトリウムと同じ活性本体となる）よりinvivo   で強いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示す化合物１ｂ）（甲１化合物）が記載されているのに，メビノリンナトリウムより約８．５倍ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性の弱い化合物であるコンパクチンを含む製剤であっても解決できる「『コレステロールの生合成を抑制する』医薬品となり得る程度に『優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性』を有する化合物を有効成分として含むＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を提供すること」を本件発明の課題としたはずがない。


エしたがって，審決で認定された本件発明の課題は，誤っている。(2)当業者は，本件発明１３が「優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する化合物を含むＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を提供すること」という課題を解
決できると認識することができないこと
ア本件発明１３の化合物がメビノリンナトリウムより強いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することは，本件明細書には示されていない。また，甲１及び２を参酌して，本件発明１３の化合物が顕著な効果を発揮することも，本件明細書に示されていない。
したがって，当業者は，本件明細書の記載から，本件発明１３の課題を解決できるとは認識できない。
イ本件に関連する無効審判（無効２０１５－８０００９５）において，当該無効審判請求人は，当該無効審判請求書（甲７９）において，本件特許成立過程の意見書（平成８年８月１２日提出）で本件明細書に記載の化合物Ｉａ－１が甲１化合物に比較して２倍程度しか高活性でないという事実を知りながら，約９倍高活性であるという自己に都合のよいデータを提出して特許査定を得たという不誠実な対応を指摘した上で，いわゆるサポート要件違反を主張した。これに対し，本件特許権者は，答弁書において，「訂正により化合物Ｉａ－１（ロスバスタチンのナトリウム塩に相当する）が特許請求の範囲外となったから，意見書（甲６）の化合物Ｉａ－１のデータに基づく無効審判請求書の主張は，もはやサポート要件違反の主張とはならない」旨，すなわち，「化合物Ｉａ－１のデータは，訂正発明（本件発明）をサポートするものではないから，化合物Ｉａ－１の活性を高活性であると誤認しようがしまいが，サポート要件違反が成立する余地はない」旨を主張した。
これは，本件発明１３が本件明細書の化合物Ｉａ－１のデータからサポートされないことを本件特許権者自身が自認するものであり，他に本件明細書には本件発明１３をサポートするＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性のデータがないから，当業者は，本件発明１３の課題である「優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する化合物を有効成分として含むＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を提供すること」を解決できるとは認識できない。
(3)当業者は，本件発明１３の化合物全体がメビノリンナトリウムより強い
とは理解できないこと
当業者は，本件明細書に記載された化合物Ｉａ－１がメビノリンナトリウムより強いと理解することができても，本件発明１３の化合物全体がメビノリンナトリウムより強いと理解することはできない。
すなわち，例えば，化合物Ｉａ－１において本件発明１３の式（Ｉ）のＲ３に相当する部位のイソプロピル基をメチル基に置換すると，甲１６の化合物２ｒ～２ｓと化合物２ｔ～２ｗとを比較することにより，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が１００倍以上も低下することが示唆される。このような本件出願時の技術常識を考慮すると，化合物Ｉａ－１がメビノリンナトリウムより４．４２倍ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が強いとしても，本件発明１３の化合物全体が，化合物Ｉａ－１と同様に，メビノリンナトリウムより強いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有するとは理解できない。
なお，甲１６の化合物２ｒ～２ｓと化合物２ｔ～２ｗとでは，本件発明１３の式（Ⅰ）の「－Ｘ－Ｒ１」に相当する部位が，２ｔ～２ｗがイソプロピル基（ｉ－Ｃ３Ｈ７）等であるのに対し，２ｒ～２ｓはメチル基（ＣＨ３）である点も相違する。しかし，上記の相違は，ピリジン骨格の化合物である甲１６の化合物２ｆと化合物２ｅとを比較すると，せいぜいＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を３倍程度低下させるに留まると推測され，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性の低下のほとんどは，上記のＲ３の違いによると推測できるから，－Ｘ－Ｒ１に相当する部位の相違は，１００倍を超えるＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性の低下に寄与していないことを理解できる。
(4)小括
したがって，本件発明１３は発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できず，サポート要件を満たすとした審決の判断は誤りである。
本件発明１５及び１７の課題は，本件発明１３と同じであるから，前記(1)及び(2)については，本件発明１５及び１７についても同様である。本件発明１６の課題は，審決では，「本件発明１０の光学活性体を含むＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤の製造方法を提供すること」と認定されているが，「本件発明１０の光学活性体」は，「優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性」を有する化合物であるから，本件発明１６の課題は，「優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する化合物を有効成分として含むＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を提供すること」という課題を包含し，この点で，本件発明１３，１５及び１７と同じであるから，前記(1)及び(2)については，本件発明１６についても同様である。また，前記(3)については，本件発明１５及び１６について同様である。したがって，本件発明１３，１５～１７がサポート要件を満たすとした審決の判断は誤りである。
第６被告らの主張
１取消事由１について
(1)主引用例の選択等について
ア原告が主引用例としていわゆるリード化合物としている甲１化合物は，本件発明のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤に有効成分として含有される化合物に構造上，最も類似した化合物として選択されたものであり，本件発明の内容を知った上で，後知恵により選択されたものである。


主引用例であるリード化合物の選択の理由が，後知恵である本件発明と構造の類似性以外の合理的な理由がない場合には，主引用例の選択自体が当業者において容易想到ではなく，それだけで進歩性を基礎付ける。
原告から，甲１化合物をリード化合物として選択したことの合理的な理由は，後知恵である本件発明に係るＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤に有効成分として含有される化合物と構造が類似しているという理由以外は何ら示されていないから，取消事由１を議論するまでもなく，本件発明は進歩性が認められると解釈される。イ(ｱ)主引用発明が，出願日当時，当業者が研究開発を断念したカテゴリーに属する場合には，主引用発明の特定における事後分析の弊害は看過できないから，この事情は，進歩性での相違点の判断において考慮されるべきである。また，発明者が，多くの当業者が関心を有していなかった主引用発明から出発して，優れた効果を奏する発明に到達した場合，多くの当業者は，当該主引用発明から出発して改良を試みても，優れた発明には到達し得ないと認識していたはずだから，その効果は，予想外のものと評価されるべきである。本件優先日当時までに，少なくとも五つの競合他社がピリミジン骨格を有するスタチンの研究開発に着手した（甲８，７３）が，いずれの会社もこれを上市することができなかったところ，本件発明の発明者は，ピリミジン骨格を有するスタチンの研究開発により，世界最高レベルのＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する新規化合物の創出に成功した。
したがって，本件発明の効果は予想外のものとして評価されるべきであり，本件発明の進歩性は，肯定されるべきである。
(ｲ)米国の裁判では，本件特許に対応する米国特許の進歩性（非自明性）が，本件審判と同様の公知文献及び無効の主張との対比で認められた（乙７，８）。進歩性の判断は，国際調和の観点では，考慮要素は，各法域で共通であるべきである。
(2)動機付けがないとの判断の誤りについて
ア甲１からの動機付けについて
(ｱ)甲１の一般式Ｉで示される化合物の範囲の全てが甲１化合物と同様の薬理活性を有するとは認められないから，その範囲を超えた化合物についてまで，当業者が薬理活性を合理的に期待し得ない。
甲１において実際に阻害活性が確認された化合物は二つのみであるから，当業者であれば，甲１の一般式Ⅰの範囲全体にまで阻害活性が期待できるとはいえないと考える。
薬理活性を有する化合物の置換基を一部変化させれば薬理活性が失われることも多々あることは，本件優先日当時の技術常識である（甲７におけるロバスタチンとプラバスタチンの例，乙６５，６６）。
(ｲ)仮に，甲１の一般式Ⅰの範囲外の化合物も，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示すことがあるとしても，「甲１の一般式Ⅰの範囲外の化合物全般について，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が期待できる」ことを立証できるわけではなく，「甲１の一般式Ⅰの範囲外の化合物のうち本件発明の化合物について，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が期待できる」ことを立証できるわけではない。甲１の一般式Ⅰの範囲外には，無数の化合物が存在し，その中には，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性の乏しい化合物も多数存在する。何れの化合物が優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示すのか，甲１には手がかりが全くない。甲１の一般式Ⅰには，相違点（１３－ｉ）の構成（例えば，ピリミジン環の２位の置換基としてのＮ（ＣＨ３）（ＳＯ２Ｒ’）（Ｒ’：アルキル基））は含まれていない。
イ甲２からの動機付けについて
(ｱ)本件審判の請求理由においては，甲１に甲２を組み合わせて本件発明は進歩性を欠くと主張されているところ（乙７４），前記（第５の１(1)イ）の主張は，実質的に甲１に甲２及び１６を組み合わせて本件発明の進歩性を否定しようとするものであり，請求理由の要旨変更に該当するから，許されない。(ｲ)仮に前記（第５の１(1)イ）の主張が許されるとしても，原告の主張は，式(Ⅰ)に含まれる特定の化合物に関する記載をもって，「Ｒ３」として「―ＮＲ４Ｒ５」を選択した化合物の製造方法及びＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が開示されているとするものであり，次のａ，ｂのとおり，失当である。なお，審決は，甲２には，「『－ＮＲ４Ｒ５』で，『Ｒ４』，『Ｒ５』として『メチル』と『メチルスルホニル（ＳＯ２ＣＨ３）』を選択した化合物が，そもそも技術的な裏付けをもって記載されているともいえず」，「・・－ＮＲ４Ｒ５は『Ｒ３』のきわめて多数の選択肢の一つとして記載され，このような化合物は一つとして実施例が記載されておらず，その製造方法や薬理活性の記載もないものであるから，そもそも，そのような技術的裏付けのない甲第２号証の記載を根拠に・・」と述べているのであって，「一般式（Ｉ）の化合物に技術的裏付けがない」とは述べていない。ａ(a)本件発明では，下図のＸではなく，Ｒ１－Ｘ（Ｒ１：低級アルキル）が２位の置換基であり，甲２発明の－ＮＲ４Ｒ５に対応する。Ｘは，本件発明１３ではアルキルスルホニル基により置換されたイミノ基であるのに対し，甲１発明ではメチル基により置換されたイミノ基である。
甲２は，一般式（Ｉ）の化合物におけるＲ１，Ｒ２，Ｒ３として，それぞれ極めて多種多数の選択肢を羅列しており，「殊に好ましい化合物」のＲ３として挙げられている置換基だけで，少なくとも２１２０万種類も存在する（乙７５）。「殊に極めて好ましい化合物」でのピリミジン環の２位の置換基（Ｒ３）は，メチル，イソプロピル，ｔｅｒｔ－ブチル及び置換又は無置換のフェニルであって，親水性でない基のみが挙げられており，－ＮＲ４Ｒ５は含まれていない。


また，甲２のＮＲ４Ｒ５では，Ｒ４及びＲ５は，同一であっても異なってもよく，「殊に好ましい化合物」は，「メチル，エチル，プロピル，イソプロピル，ブチル，イソブチル，ｔｅｒｔ－ブチル，フェニル，ベンジル，アセチル，メチルスルホニル，エチルスルホニル，プロピルスルホニル，イソプロピルスルホニル又はフェニルスルホニル」である。しかも，ＮＲ４Ｒ５の具体例は開示されていない。実施例でも，ピリミジン環の２位の置換基は，メチル（実施例８）及びフェニル（実施例２３）であり，－ＮＲ４Ｒ５を有する化合物は開示されていない。このように，甲２には，ピリミジン環２位に－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２ＣＨ３）を有する化合物についてはもちろん，－ＮＲ４Ｒ５を有する化合物についてすら，具体的な記載が存在しないから，膨大な数の置換基の中から，Ｒ３の「殊に極めて好ましい化合物」に含まれていない－ＮＲ４Ｒ５に着目し，さらに，－ＮＲ４Ｒ５のＲ４又はＲ５において，メチル基とメチルスルホニル基を意図的に選択させるような動機付けはない。
(b)原告の主張によると，当業者は，甲２の実施例８，１５，２３以外の製造実施例で製造される化合物は，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を発揮し得ないと認識するところ，実施例８，１５，２３で製造されるスタチンは，いずれもピリミジン環２位にメチル又はフェニル（親油性の置換基）を有する化合物である。
したがって，原告の主張によると，当業者は，活性化合物として具体的に開示される化合物，すなわち，ピリミジン環の２位の置換基Ｒ３としてメチル又はフェニルを有する化合物を，甲２に開示される発明のベストモードと解するはずであり，何ら具体的な化合物が開示されていない－ＮＲ４Ｒ５をＲ３として選択しようと動機付けられることはない。
ｂ(a)原告が指摘する甲２の「一般式（Ｉ）の化合物の製造方法」の記載は，「Ｒ３」として「フェニル（Ｃ６Ｈ５）」を選択した化合物の製造方法であり，「Ｒ３」として「－ＮＲ４Ｒ５」を選択した化合物の製造方法ではない。そして，「Ｒ３」としてフェニルを有する化合物の製造方法が一般式（Ｉ）の化合物全般に適用できるとする技術常識が，本件優先日当時に存在したともいえない。したがって，当業者が，原告指摘の製造方法の記載から，「Ｒ３」として「－ＮＲ４Ｒ５」を選択した化合物の合成方法を理解できるとはいえない。(b)化合物の構造のみから薬理活性を予測することが困難であることは，本件優先日当時の技術常識である。
甲２には，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性について何ら具体的なデータが開示されておらず，当業者が甲２の一般式（Ｉ）の化合物がＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を発揮すると理解することはできない。
しかも，前記ａ(b)のとおり，当業者であれば，甲２の実施例８，１５，２３以外の製造実施例で製造される化合物は，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を発揮し得ないと認識するから，甲２の実施例２４の「実施例１～２３の活性化合物はメビノリンと比較して高い作用を示した。」という記載は誤っていると理解する。(c)甲１６の化合物２ｒ～２ｗは，「Ｒ３」として「－ＮＲ４Ｒ５」を有していないから，これをもって「Ｒ３」として「－ＮＲ４Ｒ５」を選択した場合についての技術的裏付けがあるとはいえない。
(d)原告は，甲２の実施例８，２３の化合物に「非常に近い構造を有する化合物」がＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することが本件優先日前に甲１６，７３～７５に開示されているから，「甲２の一般式（Ｉ）の化合物について，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することの技術的裏付けはあると理解できる」と主張しているが，「非常に近い構造を有する化合物」という曖昧な文言を使用することで，構造の異なる化合物の阻害活性が甲２の実施例の化合物に当てはまると主張することは許されない。
(ｳ)甲２に対応する欧州特許出願３３００５７号（乙１０）は，本件優先日前に既に取り下げられているが（乙６），もしバイエル社が甲２に開示される化合物の開発を続行する意図であれば，当然にこの出願の特許化を目指したはずである。そうすると，出願取下げの事実は，バイエル社が，甲２に開示の化合物の開発を断念したこと，つまり，ＨＭＧ-ＣｏＡ還元酵素阻害剤として有望でないと判断したことを示すものである。
本件優先日前にこうした事情が知られていた以上，当業者であれば，バイエル社が有望でないと判断した化合物は避けるのが当然であり，この点からも甲２に開示される置換基を選択することはない。
(ｴ)審決の「式   Iで示される化合物にはＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が『一応』期待できる」という記載は，甲１に接した当業者が甲１発明に変更を加えるとしたら，その候補は式Iの範囲内であるとの趣旨による。同様に，甲２からピリミジン環の２位の置換基を選択する場合，その候補は，Ｒ３の範囲内である。しかし，Ｒ３は，膨大な数の置換基に及ぶ。相違点（１３－ｉ）を解消するためには，その中から－ＮＲ４Ｒ５（Ｒ４：メチル，Ｒ５：メチルスルホニル）を選択しなければならない。
甲２では，Ｒ３として，膨大な数の官能基が列挙されている。その中から，相違点の官能基（－ＮＲ４Ｒ５，Ｒ４：低級アルキル，Ｒ５：アルキルスルホニル）を選択し，甲１発明と組み合わせるためには，その組合せについての示唆又は動機付けが必要である。仮に，当業者が甲１発明の化合物の親水性を高めようとする場合であっても，親水性という一般化された性質のみによって，当業者が上記の相違点の官能基を選択できるわけではない。


甲２には，当業者がＲ３のうち特に－ＮＲ４Ｒ５を選択し，その中でも上記の相違点の官能基を選択し，甲１発明と組み合わせるための示唆も動機付けも欠ける。(ｵ)したがって，甲２の記載に基づいて，甲１発明の「ジメチルアミノ基」を「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２ＣＨ３）」に置き換える動機付けはない。
ウ技術常識からの動機付けについて
(ｱ)ａ次のとおり，甲１化合物を改変したり親水性を向上させようとする動機付けはなかった。
(a)ピリミジン骨格スタチンの研究開発に着手した５社の全てが，本件優先日までに撤退していたことから，本件優先日当時，ピリミジン骨格スタチンがＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤として有望でないことは周知であった。したがって，優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を開発しようとする当業者が，ピリミジン骨格スタチンである甲１発明を改変しようと動機付けられることはない。(b)本件発明１３も甲１発明１も，高コレステロール血症や高脂血症などの慢性疾患に投与する医薬品に関する発明であり，他の医薬品と比べて投与期間が長期にわたるため，毒性が低いことが非常に強く求められることは，本件優先日当時の技術常識であった（乙２０）。
したがって，仮に，当業者が甲１化合物の改変を意図すれば，まずその毒性の有無を確認するのが当然であり，その結果，甲１化合物の毒性が明らかになれば，改変を断念するはずである。
そして，甲１化合物は，肝毒性などの問題からサンド社の開発候補から外されているから（乙２１），当業者が，甲１発明の化合物を改変して新たなＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を開発しようとすることはなかった（乙４）。(c)本件優先日当時，肝選択性と親水性とは必ずしも相関しないことが知られており，スタチンの親水性とＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性とは相関しないことが周知であったから，当業者は，スタチンの親水性を向上させることで優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が得られるとは考えなかった。ｂ仮にＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤の親水性を向上させる動機付けがあったとしても，次のとおり，ピリミジン環２位の置換基をメチル基を固定して親水性を向上させる動機付けはなかった。
(a)甲１自体に，ピリミジン環の４位にｐ-フルオロフェニル以外の置換基を導入して親水性を高めた化合物が，「好ましい化合物」として実施例１１ｄで製造され，優れた阻害活性が確認されている。
甲１化合物を改変しようとする当業者であれば，甲１のこの開示を必ず参照するから，ピリミジン環の２位ではなく４位に親水性の置換基を導入しようと試みるのが当然である。
(b)ピリミジン骨格スタチンにおいて，５位にジヒドロキシヘプテン酸構造，４位にｐ－フルオロフェニル基，６位にイソプロピル基を配すれば，優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を発揮するという技術常識は，本件優先日当時に存在しなかった。
本件優先日当時には，ピタバスタチン，ＢＭＹ２１９５０，ＢＭＹ２２０８９，ＨＲ７８０など，ピリミジン環４位及び６位に対応する位置に様々な置換基を有するスタチンが多数知られていた。
甲１及び２には，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有し得るピリミジン環骨格の化合物として，４位のパラフルオロフェニル基及び６位のイソプロピル基以外の組合せも開示されている。
甲２の製造実施例１～２３で合成される化合物の中で，ＨＭＧ-ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示し得る３例のうち２例は，６位がメチル基であり，イソプロピル基ではない（実施例８，１５）。
そして，甲２６，２７，７６は，ピリミジン環を含有するスタチン化合物の文献ではなく，「ピリミジン環の４位のｐ-フルオロフェニル基及び６位のイソプロピル基について」「これらの組み合わせが強い活性を有すること」などの記載は存在しない。
したがって，当業者は，甲１発明の化合物を修飾する際，必ずしも４位のパラフルオロフェニル基及び６位のイソプロピル基を固定したわけではなく，ピリミジン環の２位の置換基にのみ着目したわけではない。
当業者が，甲１を参照して甲１発明を改変しようとした場合，その範囲は，甲１の一般式Ｉの範囲であったはずである。
甲１には，一般式Ｉの化合物におけるピリミジン環の２位の置換基として，Ｃ１－６アルキル，Ｃ１－６シクロアルキル，（ＣＨ２）ｍ－置換又は無置換フェニル，ベンジルオキシ，ベンジルチオ及び二置換アミノ基が記載されている（請求項１）。実施例でも，２位の置換基として，－Ｎ（ＣＨ３）２などの二置換アミノ基に加え，フェニル（実施例３～８），イソプロピル（実施例９及び１１ａ，１０ｆ），ｔｅｒｔ－ブチル基（実施例１０ａ，１１ｂ，１１ｅ，１１ｇ），メチル（実施例１０ｂ，１０ｅ，１０ｈ，１１ｃ，１１ｆ，１１ｉ）が用いられている。したがって，甲１に接した当業者は，ピリミジン環の２位の置換基は必ずしも固定されておらず，ピリミジン環の２位の置換基は上記置換基であってもよいと理解したはずである。
原告は，①甲１発明のうち，ピリミジン環の２位に結合する窒素原子と当該窒素原子に結合する二つのメチル基とを固定し，②一方の窒素－メチル基は固定し，他方の窒素－メチル基の結合の間に別の官能基を挿入することを決め，③甲２のＲ３のうち，②の目的に適うＮＲ４Ｒ５に着目し，さらに，Ｒ５をアルキルスルホニル基に特定するが，このプロセスは，本件発明の事前の認識なしには遂行できない。仮に，当業者が親水性を高めようとするとしても，メチル基を修飾することができ（例えば，－ＣＨ２ＯＨ），メチル基を他の基に置換することもできるのであって，メチル基を固定する必然性はない。


本件優先日までに，当業者が実際に製造して試験したピリミジン骨格スタチンにおいては，ほとんど全て２位に親油性の基が導入されていたから（甲１，２，７３～７５），この点からも，親水性向上のために２位を選択する動機付けはなかった。ｃ次のとおり，本件優先日当時，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性に最も重要なのはピリミジン環２位の置換基であり，かつこれを親油性の基とすればＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が向上することが知られていたから（甲１６），２位に親水性の高い基を導入する上で阻害要因が存在した（乙４，７５）。(a)甲１６には，ピリミジン環２位の置換基はＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性などの生物活性に最も重要であること，しかも，同位置の置換基を親油性とすれば活性が顕著に上昇すること，同部位の置換基が酵素の疎水性領域と相互作用して結合を強めることで追加のアンカーとなると推測し得ること，親油性の置換基として，具体的にはアルキル基及びフェニル基があることが記載されている。当業者であれば，逆に２位の置換基の親水性を高めれば，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が低下すると予測するのが当然であり，仮に当業者が甲１化合物の親水性を高めようとしても，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤にとって最も重要な酵素阻害活性を犠牲にしてまで，２位に親水性の高い置換基を導入しようと試みることはなく，２位以外の位置に導入するのが当然である。
親水性，親油性は相対的な指標であるから，「親油性を高めれば阻害活性が顕著に上昇する」のであれば，逆に「親水性とすれば活性が顕著に減少する」と理解するのが，本件優先日当時の当業者の常識であった。
(b)本件優先日当時，スルホンアミド構造は，スタチン系化合物の中で，極めて稀な置換基であった（乙１８）。
スタチン系化合物に特有のラクトン構造又はその遊離酸構造を有する化合物のうち，スルホンアミド構造を有する唯一の化合物は，下図の甲７６（乙１７）の番号２７の化合物であるところ，この化合物の生物学的活性は，スルホニル基のない化合物（番号２６；Ｒ＝トリル基（４－メチルフェニル基））と比較して，１０％未満であり，番号２６の化合物にスルホニル基を導入することにより，活性が約１１分の1に低下した。
（Ｒ＝４－トリルスルホニル基）
仮に，当業者が甲１発明の化合物に変更を加えるとしても，＞Ｎ－ＳＯ２－を含む置換基を有する化合物に変更する動機付けを欠いていた。なお，スルホンアミド構造を有するスタチンの公表例は，本件特許出願公開から平成９年２月までの間ですら１件しか存在せず，しかもピリミジン骨格スタチンに関する例ではなく，公表例に係る化合物が現在に至るまで上市されていない。この事実からも，スルホンアミド構造を有するスタチンの開発困難性が裏付けられる。ｄ甲１６は，ピリミジン環の２位の置換基（甲１６のＲ３）として，嵩高の親油性の置換基（アルキル基を含む。）を推奨している。したがって，甲１及び２に加えて甲１６を考慮するとしても，当業者は，親油性のアルキル基，とりわけ嵩高なイソプロピル，ｔｅｒｔ－ブチル及びフェニル基に着目したはずである。
(ｲ)仮に，化合物の変換は少しずつ行うことが技術常識であるとしても，甲１発明化合物の置換基の大きさや置換基の電子的な性質などを余り変化させないように，その置換基に代えて比較的大きさや電子的な性質が類似する他の置換基に置き換える研究を行う（乙７４）のであるから，電子吸引性であり極性の高い，すなわち，メチル基とは電子的な性質が大きく異なり，立体的にも大きな影響をもたらすメチルスルホニル基の導入は，化合物の構造を少しずつ変えるものではなく，置換基の大きさが変わらないような修飾でもなく，これを当業者が選択する動機付けは存在しない。逆に，置換基として選択することを避けるはずである。(ｳ)コレステロール生合成阻害活性（ＥＤ５０）とＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性（ＩＣ５０）とは同一の活性ではなく，測定方法も異なるから，コレステロール生合成阻害活性がコンパクチンの１２５倍であっても，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が１２５倍とはいえない。
(ｴ)進歩性とサポート要件とは異なる特許要件であり，その判断基準が異なることは審決取消事由となり得ないから，原告らの主張は前提において失当である。
(3)本件発明の効果の判断の誤りについて
ア(ｱ)   審判の無効理由１としては，甲１に記載された発明が主引用発明とされているのに対して（乙７４），原告の主張は，甲２の一般式（Ｉ）の化合物を主引例発明として，下位概念としての本件発明１３の進歩性を選択発明を基準に否定しようとするものであり，主引用発明の差替えに該当し，許されない。(ｲ)主引用発明は，甲１の実施例１ｂ）の具体的な化合物であるので，甲１との関係で，選択発明を議論する余地はなく，甲２は，主引用例ではないから，選択発明を議論する余地はない。
本件発明１３の化合物は，甲１の一般式Ⅰの範囲に含まれていないにもかかわらず，「選択発明の考え方に準じて」進歩性を判断することはできない。イ(ｱ)a(a)甲３及び５に記載されたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性の試験結果からは，４回の試験で，本件発明１３に係る化合物であるロスバスタチンカルシウムは，甲１化合物より２倍～９倍高い活性を示している。したがって，試験誤差を考慮しても，本件発明１３と甲１化合物では，少なくとも２倍以上の有意の活性差があることが認められる（甲６６，乙４。甲６６においては３．２倍）。比較対象を甲１発明の化合物としても，本件発明の化合物は，甲１発明の化合物よりも優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する。(b)甲１化合物は，肝毒性が高い（乙２１～２７）のに対し，本件発明１３に係る化合物であるロスバスタチンカルシウムの毒性は低い（乙４２）。肝選択性が高まれば，それだけ肝に対する負担が高まり，肝毒性が強まるおそれがあることは，本件優先日当時の技術常識であったところ，原告の主張によると，ロスバスタチンカルシウムは甲１化合物より親水性が高いため肝選択性が高く，その分だけ肝への負担が高いと予想される。それにもかかわらず，ロスバスタチンカルシウムの肝毒性は，甲１化合物より弱い。


(c)ロスバスタチンカルシウムは，甲１化合物の２分の１以下の生体投与量で同等の効果を示すと予想されるから，一層安全用量域が広いことになる。このような本件発明１３の低毒性という優れた効果は，甲１発明に対して本件優先日当時の技術水準から予測される範囲を超えた格別顕著な効果である。ｂそして，本件優先日当時，スタチンのピリミジン環２位に親水性の置換基を導入したり，スタチンにスルホンアミド構造を導入すれば，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が顕著に低下することが知られていたから（甲１６，乙１７），当業者であれば，甲１発明のピリミジン環２位のジメチルアミノ基の一方のメチル基を親水性の高いスルホニル基で置換してスルホンアミド構造を形成すれば，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が低下すると予測した。
ｃそうすると，ロスバスタチンカルシウムの阻害活性が，甲１化合物の少なくとも２倍であるという結果は，甲１発明や技術常識からは到底予測できない。
(ｲ)構成の困難性が肯定されたという状況の下では，本件発明の効果は，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤として知られていたメビノリンナトリウムとの比較によって評価できる。
(ｳ)ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性は，細胞透過性とは異なる性質である。仮に，化合物の親水性を高めることによって非肝細胞への透過性が下がる（結果として，透過性に関し肝細胞の選択性を高める）としても，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性への影響は，予測不可能である。
化合物の親水性を高める目的では，様々な置換基を使用することができる。それに加え，当業者は，化合物の親水性を高める目的のため，他の基による置換の対象となる多数の部位を化合物中に見いだすことができる。したがって，親水性を高めるための選択肢は，多様である。その中で，相違点（１３－ⅰ）により，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が向上したことは，予想外であった。そうすると，仮に本件発明１３の化合物の阻害活性が甲１発明と同等程度であったとしても，それは甲１発明に対して本件優先日当時の技術水準から予測される範囲を超えた格別顕著な効果であり，この点のみをもっても進歩性が認められる。従来技術のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤と同程度のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示す化合物であれば，新たなＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤の選択肢を増やすという見地からも産業の発達に寄与できる。
(ｴ)本件発明１３に係る化合物であるロスバスタチンカルシウムは，既存のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤（フルバスタチン，シンバスタチン，プラバスタチン，セリバスタチン及びアトルバスタチン）と比較しても，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が非常に強い（乙３４～３６）。
ロスバスタチンカルシウムは，承認された他のスタチン（具体的には，アトルバスタチン，シンバスタチン及びプラバスタチン）と比較して，幅広い用量の範囲で，より低いＬＤＬ－Ｃ（LowDensityLipoprotein   Cholesterol）レベルを実現する。しかも，既存のスタチン系ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害薬では，多くの患者（とりわけハイリスクの患者）において，ＬＤＬ－Ｃを目標の値にコントロールすることができなかった（丙１０）。これらの患者にとって，ロスバスタチンカルシウムは，多大な治療効果をもたらすものであった。
以上のとおり，ロスバスタチンカルシウムのＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性は，臨床上，極めて重要な価値を有する。
この点も，甲１発明に対して本件優先日当時の技術水準から予測される範囲を超えた格別顕著な効果といえる。
ウ(ｱ)ラット肝ミクロゾーム法は，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤の阻害活性をインビトロで測定する最も標準的な方法として，本件優先日当時に汎用されており（甲１，２，７，８，１５，１６，１９，２６，２７，６６），異なる測定間で被験化合物の活性値の絶対値にばらつきが生じ得る場合が仮にあるとしても，同一の測定における被験化合物間の阻害活性の相対的な関係は，この方法によっても明確に示されることは，本件優先日当時の技術常識であった。そして，ラット肝ミクロゾーム法においてＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を測定する場合には，「阻害活性」の指標としてＩＣ５０が用いられることは，本件優先日当時の技術常識であった（甲１，２，７，８，１５，１６，１９，２６，２７）。本件明細書には，実験手法が詳述されており（【００４０】，【００４１】），当業者は，【００４１】の「本法により測定したメビノリン（ナトリウム塩）の阻害活性を１００とした時の本発明化合物の相対活性を表４に示した。」という記載をみて，「阻害活性」の指標が「ＩＣ５０」であること，表４の数値はＩＣ５０で評価したメビノリンの阻害活性を１００とした時の各化合物の相対活性を示したものであることを，当然に理解する。
(ｲ)表４には，メビノリンのナトリウム塩の阻害活性を「１００」としたときの被験化合物Ｉａ－１（本件発明１３に係る化合物のナトリウム塩）の阻害活性が「４４２」と記載されているのであるから，少なくとも，メビノリンのナトリウム塩と被験化合物Ｉａ－１が同じ条件で測定されて，被験化合物Ｉａ－１の阻害活性がメビノリンのナトリウム塩より高いという結果が得られたことを，当業者は即座に理解する。
また，表４の下には，「以上のように，特に本発明化合物はメビノリンよりも強力なＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示す有効な薬剤であると考えられる。」と記載されており（【００４２】），当業者は，この記載からも，表４の結果が被験化合物Ｉａ－１がメビノリンより強力なＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を示すものと認識できる。