本件各委員の上記勤務実態に照らせば，本件各委員の勤務実態は，およそ常勤職員と異ならない状況にあるとはいえない上，登庁日以外において会議資料の検討等を行っていることを考慮しても，月額報酬制に見合うものであるということはできない。
本件各委員の１日当たりの報酬額は，最も低い者で４万５９０５円（国の非常勤委員に対する報酬額の上限額〔３万５３００円〕の約１．３倍）であり，最も高い者で２０万２０００円（国の非常勤委員に対する報酬額の上限額の約５．７２倍）にも上っており，およそ現在の月額報酬制が合理的な制度であるということはできない。
さらに，宮城県の財政状況という点を見ても，宮城県の財政状況は平成１６年度から危機的な状況にあり，職員の給与削減などの対応策が執られるなどしているものの，財政再建の抜本的解決はいまだ図られていない状況にある。これに加えて，平成２３年３月１１日に発生したいわゆる東日本大震災によって生じた甚大な被害に対する復興事業費にも多額の予算が必要となっているにもかかわらず，国からの財政支援は期待できない状態であり，公金の無駄な支出は一切許されない状況にある。加えて，本件各委員について，人材確保の要請があるとしても，被告においては，人材確保の要請と報酬制度とは無関係なものであるから，報酬制度を考えるに当たってこれを考慮すべきではない。以上に照らせば，本件規定は，法２０３条の２第２項の趣旨に照らして著しく不合理なものであって，この状態は少なくとも平成１９年以降継続しているにもかかわらず，県議会において何ら改正に向けた検討がされておらず，上記違法状態の是正又はその検討に必要かつ相当な期間が既に経過したというべきである。
したがって，本件規定は，県議会の裁量権の範囲を逸脱・濫用するものとして，違法，無効である。
イ被告の主張
(ア)本件規定は，地方公共団体の自主的な判断として，条例制定に関して広範な裁量権を有する県民の代表である県議会において議決を受けて制定されたものである。そして，以下に述べる事情に照らせば，本件各委員の報酬について，月額をもって支給することは法２０３条の２第２項の趣旨に反するものではなく，本件規定は，県議会の裁量権の範囲を逸脱し，又は濫用するものであるということはできない。(イ)本件各委員会は，いずれも法に基づき執行機関として都道府県に設置しなければならない行政委員会であり，それぞれが独自の執行権限を有し，担当事務について自らの判断と責任において，誠実に管理し，執行する義務を負う。
そして，執行機関相互は，県知事も含め，その権限の範囲内において，それぞれ独立した関係にあるとされ，本件各委員会は，法律の定めるところにより，法令又は条例若しくは規則に違反しない限りにおいて，その権限に属する事務に関し規則そのほかの規程を定めることもできる。また，本件各委員は，普通地方公共団体の執行機関として，事務局に対する指揮を行うとともに，重要かつ多様な職務権限を有しているとともに，その任期中において，その職責や身分に伴う特別の制限を常に課されている。さらに，本件各委員には，高度な専門性が求められることから，各分野において培われてきた高い識見を有する者に対して就任を依頼しており，その選任手続は，県民の意思を反映した手続を経て選任されているものである。
加えて，本件各委員は行政委員としての職責を果たすために，委員会が開催される日以外のプライベートな時間においても時間的拘束がある。すなわち，本件各委員は，プライベートな時間を割いて事前・事後の調査・研究や，事務局との調整，日々の情報収集，自己研さんを行っているほか，行政委員の立場にある委員個人としても様々な活動を行っている。
(ウ)上記各事情に照らすと，本件各委員について，形式的登庁日数のみをもっては正しくその勤務実態を評価することができないのであり，本件各委員の職務内容，職務上の義務及び地位等に照らせば，その職務及び責任に対する対価として，月額をもって報酬を支給することが不合理であるということはできない。
したがって，本件規定は，県議会の裁量の範囲を逸脱し，又は濫用するものであるということはできない。
第３当裁判所の判断
１争点１（本件訴えが適法な監査請求を経ていない不適法な訴えであるか）に
ついて
(1)証拠（甲２）によれば，原告は，本件監査請求において，要旨，「県選挙管理委員会等の給与について，月額をもって報酬を支給すると定めている本件規定は，法２０３条の２第２項に違反するものとして無効である。すなわち，非常勤職員に対する報酬については，生活給としての性格がなく，勤務に対する反対給付としての性格のみを有することから，法２０３条の２第２項は，その本文において，勤務量，具体的には勤務日数に応じてこれを支給すべきものと定めているのである。そして，同項ただし書は，勤務実態が常勤職員とほとんど異ならず，常勤職員と同様に報酬を月額又は年額をもって支給することが合理的である場合や，勤務日数の実態を把握することが困難であり，月額等による支給以外に方法がないなどの特別な場合についてのみ，条例の特別な定めにより，報酬を月額又は年額をもって支給することを可能としたものである。しかし，県選挙管理委員会等の委員の勤務実態に照らすと，およそ常勤職員とほとんど異ならない勤務実態があるといえる状況にはなく，むしろ著しく乖離している状態である。上記勤務実態に照らすと，本件規定は，上記法２０３条の２第２項の趣旨に違反するものとして無効であるというべきであり，本件規定に基づいて，上記委員に月額をもって報酬を支給す   ること   は，法   ２０３   条の２   第２項   に違反   するも   のとし   て違法   である。」と主張して，県選挙管理委員会等の委員に対して，勤務日数に応じた報酬を支給することの勧告をすることを求めていたことが認められる。(2)ア上記事実に照らせば，本件監査請求は，本件規定が法２０３条の２第２項の趣旨に反する違法，無効なものであるとして，県選挙管理委員会等の委員に対する月額による報酬の支給行為という被告の財務会計上の行為が違法であるとして，監査請求を行ったものであるということができる。そうすると，本件監査請求は，県選挙委員会等の委員に対する報酬支給行為という個別具体的な財務会計上の行為を対象とするものであって，その違法事由を具体的に指摘したものということができるから，住民監査請求として適法なものであると認められる。


イそして，監査委員が適法な住民監査請求を不適法であるとして却下した場合，当該請求をした住民は，適法な住民監査請求を経たものとして，直ちに住民訴訟を提起することができるのであり，その場合における出訴期間は，法２４２条の２第２項１号に準じ，当該監査請求の却下通知があった日から３０日以内であると解するのが相当である（最高裁平成１０年(行ツ)第６８号平成１０年１２月１８日第三小法廷判決・民集５２巻９号２０３９頁）ところ，本件監査請求が適法なものであることは上述したとおりであり，原告は，本件監査請求の却下通知を受けてから３０日以内に本件訴えを提起している（前記前提事実(3)イ，(4)）のであるから，本件訴えは，適法な住民監査請求を経たものであるということができる。ウしたがって，本件訴えは，適法な住民監査請求を経た訴えである。これに反する被告の主張は採用の限りでない。
２争点２（本件訴えが住民訴訟の対象とならない事項を対象とするものとして不適法な訴えであるか）について
本件訴えは，本件各委員に対する報酬について，月額報酬制を採用する本件規定が，法２０３条の２第２項の趣旨に反する違法，無効なものであるとして，被告による本件各委員に対する報酬支給行為の差止めを求めるものである。
とすると，本件訴えは，本件各委員に対する報酬支給という個別具体的な財務会計上の行為の差止めを求めているものであって，本件規定の改廃，すなわち，本件条例の改廃そのものを求めている訴えではない。したがって，本件訴えは，法２４２条の２第１項に規定する住民訴訟の対象となるものであり，適法な訴えである。
これに反して被告は，原告が財務会計上の行為の違法を基礎づける事由として条例が法律に違反して無効であると主張することをもって，条例の改廃を求めることと同義であるから，財務会計上の行為を対象とするものではない旨主張する。しかし，原告の本件訴えが財務会計上の行為を対象とすることは明らかであって，むしろ被告の主張によれば，法律違反の条例に基づく客観的に違法な財務会計上の行為を是正することが一切できなくなるのであり，それは法２４２条の２第１項の趣旨に反するといえるから，採用の限りでない。
３争点３（本件規定が，法２０３条の２第２項の趣旨に反するものであり，県議会の裁量権を逸脱・濫用したものとして違法，無効となるか）について(1)ア法２０３条の２第２項ただし書は，普通地方公共団体が条例で日額報酬制以外の報酬制度を定めることができる場合の実体的な要件について何ら規定をしていない。また，委員会の委員を含め，職務の性質，内容や勤務態様が多種多様である普通地方公共団体の非常勤の職員（短時間勤務職員を除く。以下「非常勤職員」という。）に関し，どのような報酬制度が当該非常勤職員に係る人材確保の必要性等を含む当該普通地方公共団体の実情等に適合するかについては，各普通地方公共団体ごとに，その財政の規模，状況等との権衡の観点を踏まえ，当該非常勤職員の職務の性質，内容，職責や勤務の態様，負担等の諸般の事情の総合考慮による政策的，技術的な見地からの判断を要するものということができる。
イこのことに加え，証拠（乙１，２）及び弁論の全趣旨によれば，昭和３１年法律第１４７号による改正（以下「昭和３１年改正」という。）前の法は，普通地方公共団体の議会の議員，委員会の委員等の普通地方公共団体の非常勤の職員に対しては報酬及び費用弁償を支給し（同法２０３条１項，２項），普通地方公共団体の常勤の職員に対しては給料及び旅費を支給し（同法２０４条１項），これらの額及び支給方法については条例で定めることとしていたところ（同法２０３条３項，２０４条１項），昭和３１年改正において，当初閣議決定を経て国会に提出された法律案（以下「政府案」という。）では，同改正前の法２０３条１項の次に２項として，単に「前項の職員中議会の議員以外の者に対する報酬は，その勤務日数に応じてこれを支給する。」との規定を新設するというものであったが，衆議院地方行政委員会における政府案についての審議において，いわゆる行政委員会の委員を念頭において上記規定を設けることに反対する趣旨の質問が複数の議員からされるなどし，上記規定に，「但し，条例で特別の定をした場合は，この限りでない。」とのただし書を加える修正案が議員により提出され，上記修正を加えた内容で法の一部を改正する法律案が可決されて成立したこと，その後上記修正後の同条２項の規定は，平成２０年法律第６９号による改正により，法２０３条の２第２項として規定されることとなったとの経緯が認められる。
上記昭和３１年改正の経緯も併せ考慮すれば，法２０３条の２第２項は，普通地方公共団体の委員会の委員等の非常勤職員について，その報酬を原則として勤務日数に応じて日額で支給するとする一方で，条例で定めることによりそれ以外の方法もとり得ることとし，その方法及び金額を含む内容に関しては，前記のような事柄について最もよく知り得る立場にある当該普通地方公共団体の議決機関である議会において決定することとして，その決定をこのような議会による前記の諸般の事情を踏まえた政策的，技術的な見地からの裁量権に基づく判断に委ねたものと解するのが相当である。
ウしたがって，普通地方公共団体の委員会の委員を含む非常勤職員について月額報酬制その他の日額報酬制以外の報酬制度をとる条例の規定が法２０３条の２第２項に違反し違法，無効となるか否かについては，上記のような議会の裁量権の性質に鑑みると，当該非常勤職員の職務の性質，内容，職責や勤務の態様，負担等の諸般の事情を総合考慮して，当該規定の内容が同項の趣旨に照らした合理性の観点から上記裁量権の範囲を越え又はこれを濫用するものであるか否かによって判断すべきものと解するのが相当である（最高裁平成２２年（行ツ）第３００号，同年（行ツ）第３０１号，同年（行ヒ）第３０８号平成２３年１２月１５日第一小法廷判決・裁判所時報１５４６号１３頁参照）。
エこれに対して，原告は，法２０３条の２第２項ただし書は，勤務の実態が常勤職員とほとんど異ならず，常勤職員と同様に報酬を月額ないし年額をもって支給することが合理的である場合や，勤務日数の実態を把握することが困難であり，月額をもって報酬を支給する以外に方法がない場合などの特別な場合に限って，条例により，月額又は年額による報酬支給を可能にしたものであると解すべきである旨主張する。しかし，法２０３条の３第２項ただし書により日額報酬制と異なる報酬制を条例で定められる場合について，上記の場合に限定されるものと解することができないことは上記アないしウに述べたとおりであり，原告の上記主張は採用の限りでない。


(2)上記解釈を前提に，本件各委員の職務内容，職責，勤務の実情，負担等について検討する。
ア県選挙委員の職務の内容及び勤務の実情
前記前提事実，証拠（乙５の１～乙７の１２，書面尋問の結果）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
(ア)県選挙管理委員会の組織及び委員の職務内容等についてａ選挙管理委員会は，法律又はこれに基づく政令の定めるところにより，当該普通地方公共団体が処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理する機関である（法１８６条）。
選挙管理委員会は，民主主義の基盤となる選挙の管理執行について地方公共団体の長から独立した行政委員会たる執行機関として置かれ，委員はその事務を，自らの判断と責任において誠実に管理し，執行する義務を負う（法１３８条の２）。
ｂ選挙管理委員会は４名の選挙管理委員によって組織され（法１８１条２項），その委員の中から１名が選挙により委員長に選出   される（法１８７条１項）。委員長は委員会に関する事務を処理し，委員会を代表する（同条２項）。
委員は，選挙権を有する者で，人格が高潔で，政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから，普通地方公共団体の議会による選挙により選任され（法１８２条１項），その任期は４年である（法１８３条１項本文）。
なお，委員には，職務の公正な執行を確保するために，同一の政党その他の政治団体に属する者が同時になり得ないという政党制限があるとともに（法１８２条５項），兼職禁止義務（法１８２条７項，法１９３条・１４１条１項・１６６条１項），在職中及び退職後の秘密保持義務（法１８５条の２）が課されており，選挙権を有しなくなった場合などには失職するとされ（法１８４条１項），委員が職務上の義務等に違反した場合には，当該地方公共団体の議会の議決により罷免されることがある（法１８４条の２第１項）。
ｃ県選挙管理委員会が行う職務内容は，衆議院（小選挙区選出）議員，参議院（選挙区選出）議員，都道府県の議会の議員又は都道府県知事の選挙の管理（公職選挙法５条），選挙に関する啓発，周知（同法６条１項），選挙の効力等に関する異議の申出に係る業務（同法２０２条），条例の制定又は改廃，議会の解散及び長の解職に係る業務（法７４条，７６条，８１条）である。選挙の管理に係る業務としては，主として立候補届出の受理，開票，当選人の決定等に係る各種事務のほか，法令によってその権限とされたその他の選挙に関する事務（海区漁業調整委員会の委員の選挙に関する事務〔漁業法８８条〕等）及びこれに関係する事務を管理している。また，選挙管理委員会は，地方公務員法６条１項に基づき，その職員の任命等を行う権限を有している。さらに，選挙管理委員会は，選挙管理委員会の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟について，普通地方公共団体を代表する（法１９２条）。
そして，選挙管理委員会は，上記職務を遂行するため，概ね月１回の定例会を開催するほか，必要に応じて臨時会を開催する。ｄ県選挙管理委員会には，法に基づき書記長，書記その他の職員が置かれ，それぞれ選挙管理委員会に関する事務に従事している（法１９１条１項，３項）。
(イ)勤務の実情等
ａ委員は，概ね月１回開催される定例会に出席し，選挙や政治団体等に関連する事項について議決，協議等を行っているほか（乙５の１～乙７の１２。なお，委員会は３人以上の委員が出席しなければ開くことができない（法１８９条１項）），選挙関係業務として，投開票，立候補届出受理，当選証書付与などの業務を行っている（なお，平成１９年度には参議院議員選挙が行われている。）。また，定例会以外にも，年１回開催されている都道府県選挙管理委員会連合会北海道・東北地区支会総会にも出席をしている。
委員長は，上記に加えて，県議会，県議会議員選挙委員長・書記長会議への出席があるほか，都道府県選挙管理委員会連合会役員会議，同連合会総会などの全国会議等への出席もある。また，委員長は，海区漁業調整委員会委員選挙の当選証書付与式の開催等も行っている。さらに，啓発関係業務として，明るい選挙推進協議会総会，明るい選挙推進大会，新有権者中央講座への出席や，啓発誌の作成業務などを行っている。
平成１９年度及び平成２０年度の会議等の開催状況及び各委員の会議等への出席状況は，別紙１－①及び別紙１－②の各出勤日数欄記載のとおりであり，委員長の月平均登庁日数は約４．５４日（小数点第３位四捨五入）であり，委員長以外の委員の月平均登庁日数は約１．３１（小数点第３位四捨五入）である。
ｂ委員は，その職務を果たすために，定例会出席に当たっては，事務局より配布された事前資料の検討のほか，公職選挙法令集，宮城県公職選挙関係例規集などの文献の検討を行っており，選挙関連の新聞記事等の朗読・ファイリングなどを行っている委員もいる。また，定例会後には，定例会において審議・報告された内容の整理，確認等を行っている委員もいる。さらに，委員は，県外で開催されるような会議への出席に際しても，会議資料の検討，会議における議題内容・協議内容の検討等を行っている。
また，委員長は，上記に加えて，県議会に出席しているところ，県議会出席に際しては，基本的な法令，選挙を取り巻く情勢などについて確認・勉強を行っているほか，事務局作成の想定問答集の検討を行っている。
さらに，委員としての職責を果たすために，選挙関連の法律（公職選挙法，政治資金規正法等）の勉強，啓発業務の基本的事項の理解や基礎的知識の習得などのための文献等の調査・検討を行っている委員がいる。
イ県教育委員の職務の内容及び勤務の実情
前記前提事実，証拠（乙８の１～乙９の１３，乙３１，書面尋問の結果）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。(ア)県教育委員会の組織及び委員の職務内容等についてａ教育委員会は，法１８０条の５第１項１号，地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下「地教行法」という。）２条に基づき設置される機関である。
教育委員会は，学校その他の教育機関を管理し，学校の組織編成，教育課程，教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い，社会教育その他教育，学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する機関であり（法１８０条の８），地方公共団体の長から独立した行政委員会たる執行機関として置かれ，広く教育行政一般にわたり中立的な立場から意思決定を行い，委員はその事務を，自らの判断と責任において，誠実に管理し，執行する義務を負う（法１３８条の２）。


ｂ県教育委員会は６名の委員で組織されており（地教行法３条ただし書，教育委員会の委員の定数を定める条例〔宮城県平成１２年条例第１号〕），その委員のうちから委員長が１名選任される（地教行法１２条１項）。
委員は，当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で，人格が高潔で，教育，学術及び文化に関し識見を有するものののうちから，地方公共団体の長が，議会の同意を得て，任命され（同法４条１項），その任期は４年間である（同法５条１項）。
なお，委員は，その職務の遂行に当たっては，自らが当該地方公共団体の教育行政の運営について負う重要な責任を自覚するとともに，地教行法１条の２に規定する基本理念に則して当該地方公共団体の教育行政の運営が行われるよう意を用いらなければならないとされ（同法１１条６項），在職中及び退職後の秘密保持義務（同条１項），政治運動の禁止義務（同条５項），兼職禁止義務（同法６条）を課され，委員が職務上の義務等に違反した場合には，当該地方公共団体の議会の同意を得て罷免されることがある（同法７条１項）。ｃ教育委員会は，その所管に属する学校その他の教育機関の設置，管理及び廃止に関する事項（地教行法２３条１号），学校その他の教育機関の用に供する財産の管理に関する事項（同条２号），教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関する事項（同条３号），学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒，児童及び幼児の入学，転学及び退学に関する事項（同条４号），学校の組織編成・教育課程・学習指導・生徒指導及び職業指導に関する事項（同条５号），教科書その他の教材の取扱いに関する事項（同条６号）など地教行法２３条１号ないし１９号各所定の事務の管理及び執行を行う。また，教育委員会は，点検，評価事務，教育財産の管理（同法２７条，２８条）等も行うものとされている。さらに，県教育委員会は，市町村立学校職員給与負担法１条及び２条に規定する職員の任命権を有しており（地教行法３７条），市町村に対し，市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため，必要な指導，助言又は援助を行うこともできる（同法４８条１項，２項）。加えて，教育委員会は，教育委員会若しくはその権限に属する事務の委任を受けた行政庁の処分若しくは裁決又は教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の職員の処分若しくは裁決に係る地方公共団体を被告とする抗告訴訟等において，被告を代表する（同法５６条）。
そして，教育委員会は，上記職務を遂行するため，定例会を開催しているほか，必要に応じて臨時会を開催する。
ｄ教育委員会は，その権限に属する事務を処理させるため事務局を置いている（地教行法１８条１項）。
(イ)勤務の実情等
ａ委員は，概ね月１回開催される定例会に出席し，職員の人事等教育に関する事項について決議等を行っているほか（乙８の１～乙９の１３。なお，委員会は委員長及び在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない（地教行法１３条２項）），臨時会が開催される場合は，その臨時会に出席している。また，委員は，非公開で行われる教育委員協議会に出席し，教育における問題等について協議を行っており，教育長と課室長及び地方公所長会議等の会議への出席もある。さらに，委員の業務としては，北部ブロック教育委員会協議会，十四都道府県教育委員会協議会などの全国会議等（なお，新選任の委員については，全国都道府県・指定都市新任教育委員研究協議会への出席がある。），教育功績者表彰式，永年勤続者表彰式など各種式典への出席もある。なお，県教育委員会の事務局が，各委員の勤務先等に赴いて，その場所で委員と打合せを行うこともある。
委員長は，上記内容に加えて，県議会への出席，全国都道府県教育委員連合委員長協議会総会，保護司選考委員会，辞令交付式等の会議や式典への出席などがある。
平成１９年度及び平成２０年度の会議等の開催状況及び各委員の会議等への出席状況は，別紙２－①及び別紙２－②記載のとおりであり，委員長の月平均登庁日数は約５．３８日（小数点第３位四捨五入）であり，委員長以外の委員の月平均登庁日数は約１．９２日（小数点第３位四捨五入）である。
ｂ委員は，定例会の出席に際して，事前に事務局から配布された会議資料の分析，検討を行い，不明点等がある場合には事務局への問合せを行ったり，教育関係の資料や文献，新聞等による情報収集，前回議事録の確認等を行っている。また，定例会後に，会議資料を持ち帰り，審議内容の確認・論点整理等を行い，必要に応じて事務局への問い合わせを行っている委員もいる。また，委員は，北部ブロック道県教育委員協議会等の全国会議等への出席に当たっても，会議資料の検討，事務局との打合せ，資料等の収集・検討などを行っている。さらに，委員は，各種式典出席に際しても，事務局との打合せ，あいさつ文作成等の準備をしている。
委員長については，県議会への出席をする場合があるが，その場合には，事前に事務局から配付された回答案に目を通した上で，内容を検討し，回答案と意見が異なるところについては適宜修正を行っている。また，県議会出席後，県議会で取り上げられた事項について，その後の取組などの報告を受け，自宅で検討を行う場合もある。なお，事務局からの委員長に対する議会情報は，土日に連絡がくる場合もある。
ウ県労働委員会の委員の職務の内容等


前記前提事実，証拠（乙１０～乙１４の２，３２，３５，３６，書面尋問の結果）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。(ア)県労働委員会の組織及び委員の職務内容等についてａ労働委員会は，労働組合法（以下「労組法」という。）１９条の１２第１項，法１８０条の５第２項に基づいて設置される機関であり，法律の定めるところにより，労働組合の資格の立証を受け及び証明を行い，並びに不当労働行為に関し調査し，審問し，命令を発し及び和解を勧め，労働争議のあっせん，調停及び仲裁を行い，その他労働関係に関する事務を執行する（法２０２条の２第３項）。労働委員会は，地方公共団体の長から独立した行政委員会たる執行機関として置かれ，労組法及び労働関係調整法（以下「労調法」という。）に規定する権限を独立して行使し（労働組合法施行令（以下「労組令」という。）１６条），委員はその事務を，自らの判断と責任において，誠実に管理し，執行する義務を負う（法１３８条の２）。ｂ   労働委   員会は   ，使用   者を代   表する   者（以   下「使   用者委   員」と   いう。），労働者を代表する者（以下「労働者委員」という。）及び公益を代表する者（以下「公益委員」という。）各同数をもって組織され（労組法１９条１項），各委員の数は，宮城県においては，それぞれ５名である（労組法１９条の１２第２項，労組令２５条の２）。使用者委員は使用者団体の推薦に基づいて，労働者委員は労働組合の推薦に基づいて，公益委員は使用者委員及び労働者委員の同意を得て，それぞれ都道府県知事が任命することとされ（労組法１９条の１２第３項），その任期は２年間である（同法１９条の１２第６項，１９条の５第１項）。
なお，委員は，禁錮以上の刑に処せられ，その執行を終わるまで，又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至った場合は，失職し（同法１９条の１２第６項，１９条の７第１項前段），職務上の義務違反等があった場合には罷免されることがある（同法１９条の１２第６項，１９条の７第２項）。また，委員は，在職中及び退職後の秘密保持義務（同法２３条）を負う。
ｃ労働委員会は，不当労働行為（労組法７条）事件の審査等（同法２７条以下）を行い，また，労働争議のあっせん，調停及び仲裁を行う（同法２０条）ほか，労働組合の資格審査（同法５条１項），労働協約の拡張適用の決議（同法１８条），公益事業等における争議予告の受理（労調法３７条），争議行為の発生した旨の届出の受理（労調法９条），公共職業安定所に対する争議の状況の通報（職業安定法２０条），地方公営企業に勤務する職員のうち労組法２条１号に規定するものの範囲の認定及び告示（地方公営企業等の労働関係に関する法律５条２項）などの職務を行う。さらに，都道府県労働委員会は，その処分に係る都道府県を被告とする訴訟について，当該都道府県を代表する（労組法２７条の２３第１項）。
労働委員会は，上記職務を遂行するために，定例総会，公益委員会議等を開催している。
ｄ労働委員会は，その事務を整理するために事務局を設定し，事務局に会長の同意を得て都道府県知事が任命する事務局長及び必要な職員を置いている（労組法１９条の１２第６項，１９条の１１第１項）。
(イ)勤務の実情等
ａ委員は，各自が担当する不当労働行為救済申立事件の調査，審問等を行っているとともに，毎月第１水曜日及び第３木曜日に開催される定例総会に出席し，労働委員会の運営に関する事項について決議を行い，公益委員会議の決定事項について報告を受けるなどしている（乙１３の１及び２。なお，労働委員会は，使用者委員，労働者委員及び公益委員の各過半数が出席しなければ会議を開くことができない（労働委員会規則６条１項）。）。
また，公益委員については，公益委員会議に出席し，労働組合の資格審査（労組法５条１項），不当労働行為の調査，審問（同法７条，２７条）などについて協議，決議を行っており，公益委員会議は，平成１９年度には１１回，平成２０年度には４回開催されている（乙１４の１及び２）。なお，使用者委員及び労働者委員が，担当参与委員として公益委員会議に出席することもある。
上記に加え，委員は，北海道及び東北六県労働委員会連絡協議会春季総会，北海道・東北ブロック労働者委員連絡協議会総会・研究会，北海道及び東北六県労働委員会連絡協議会会長連絡会議（会長のみ）などの全国規模で開催される会議等にも出席している。平成１９年度及び平成２０年度の会議等の開催状況及び各委員の会議等への出席状況は，別紙３－①及び別紙３－②記載のとおりであり，委員の月平均登庁日数は約２．３８日（小数点第３位四捨五入）である（なお，公益委員の月平均登庁日数は２．９１日，労働者委員の月平均登庁日数は２．１４日，使用者委員の月平均登庁日数は２．０８日（いずれも小数点第３位四捨五入）である。）。
ｂ委員は，定例総会，北海道及び東北六県労働委員会連絡協議会春季総会など会議への出席に際して，総会資料の検討，協議・議題の検討，事務局との打合せ，他の委員との意見交換，疑問点等の事務局への問合せ，文献・裁判例等の調査・検討等を行っている。また，公益委員は，公益委員会への出席に際して，労働関係の文献の研究，判例・命令集の調査研究，事務局との打合せ，会議内容の確認等の準備を行っており，使用者委員や労働者委員の者も，公益委員会議に出席する際は，準備書面等の資料の読み込み，事務局との打合せ等を行っている。また，委員は，不当労働行為救済申立事件の処理に当たって，事件記録の精査を行うことはもちろんのこと，関連する文献・裁判例・命令例の調査・研究，事務局・申立人側・各委員間での打合せ等を行っている。
さらに，委員の中には，あっせん委員として事務局との打合せ等を行っている者や，他県の労働委員会による実情調査がある場合には，その対応等を行っている者もいる。なお，弁護士資格を有する委員について，行政訴訟関係業務を担当していた者もおり，期日ごとに相当の時間をかけている。
エ県収用委員会の委員の職務の内容等
前記前提事実，証拠（乙１５～乙２０の２，３３，書面尋問の結果）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。


(ア)県収用委員会の組織及び委員の職務内容等についてａ収用委員会は，土地収用法（以下「収用法」という。）５１条１項，法１８０条の５第２項に基づいて設置される機関であり，地方公共団体の長から独立した行政委員会たる執行機関として置かれ，法律の定めるところにより，土地の収用に関する裁決その他の事務を行い（法２０２条の２第５項），独立してその職権を行う（収用法５１条２項）。
収用委員会は，中立的立場から意思決定を行い，委員はその事務を，自らの判断と責任において，誠実に管理し，執行する義務を負う（法１３８条の２）。
ｂ収用委員会は，７名の委員により構成され（収用法５２条１項），その委員は，法律，経済又は行政に関してすぐれた経験と知識を有し，公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから，都道府県の議会の同意を得て，都道府県知事により任命され（同法５２条３項），その任期は３年である（同法５３条１項）。
また，収用委員のうちから互選により会長が選任され（同法５６条２項），会長は，収用委員会を代表し，議事その他の会務を総理する（同条３項）。
なお，委員は，収用法５５条１項各号に該当する事由がなければ，その意に反して罷免されることはない（同条１項柱書）ものの，上記各号に該当するときは，都道府県知事により罷免されるほか（収用法５５条２項），上記各号に該当するに至った場合には当然失職する（同条３項）。また，委員は，兼職禁止義務（同法５２条４項），在職中及び退職後の秘密保持義務（同法１３７条）を負っている。ｃ収用委員会は，公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し，起業者からの申請に基づき権利取得裁決，明渡裁決を行うほか（同法３９条以下），あっせん委員の推薦（同法１５条の３），仲裁委員の推薦（同法１５条の８），測量，事業の廃止等により生ずる損失の補償に関する裁決（同法９４条），協議の確認及び確認の拒否（同法１１６条以下），非常災害の際の土地の使用による補償に関する裁決（同法１２４条）などの職務を行う。
また，収用委員会は，収用委員会の処分又は収用法６４条の規定により会長若しくは同法６０条の２第２項に規定する指名委員がする処分に係る都道府県を被告とする抗告訴訟等において，当該都道府県を代表する（同法５８条の２）。
そして，収用委員会は，その職務を遂行するために収用委員会の会議を開催している（なお，会長及び３人以上の委員が出席しなければ会議を開き，又は議決をすることができない（同法６０条２項）。）。ｄ収用委員会は，事務の整理をさせるため，必要な職員を置くとされており（収用法５８条１項），県収用委員会においても，事務局が設置されている。
(イ)勤務の実情等
ａ収用委員会の会議は，平成１９年度及び平成２０年度に各２１回開催されており，委員は，同会議に出席し，収用事件の審理，東北・北海道ブロック会議の研究議題の協議等を行っているほか（乙１６の１及び２，乙２０の１及び２），全国収用委員会連絡協議会定例総会（乙１７の１及び２），全国土地収用研究会（乙１８の１～４），全国収用委員会連絡協議会東北・北海道ブロック会議（乙１９の１及び２）に出席している。
平成１９年度及び平成２０年度における会議等の開催状況及び各委員の会議等への出席状況は，別紙４－①及び４－②各記載のとおりであり，平成１９年度及び平成２０年度の委員の月平均勤務日数は１．７４日（小数点第３位四捨五入）である。
収用事件数については，平成１９年度には収用裁決申請事件及び明渡裁決申請件数が各１件あり，平成２０年度には収用裁決申請事件及び明渡裁決申請件数が各２件（ただし，裁決手続において，それぞれ１件に併合）ある。
ｂ委員は，委員としての職務を果たすために，委員会ごとに，事務局が作成した会議資料の検討，記録文書，収用法関連の文献，関連法令・裁判例等の調査・検討などを行っている。また，委員会後に会議資料の整理等を行っている委員もいる。
また，全国土地収用研究会等の全国会議に出席するに際しても，委員は，会議資料，収用法関係の文献・裁判例の検討のほか，用地補償事例集の検討などを行い，会議後は，収用委員会への報告のための報告書作成等を行っている。これに加えて，会議出席に際して，事前に事務局との打合せを行っている者もいる。
オ宮城県の財政状況等
証拠（甲８，１８～２５，３２～３４）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
(ア)宮城県の平成２３年度一般会計予算について，当初予算は約８４００億円とされていたものの，平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災による復興等の予算として，仮設住宅などの災害救助経費として国庫支出金が大幅に増加し，災害復旧事業のために県債も大幅に増加したことから，同年９月の現計においては１兆８５１５億円となっている（甲３３）。宮城県の県債残高は，平成２２年度時点において，１兆５０１２億円（うち約３０００億円が臨時財政対策債である。）である（甲３３）。(イ)宮城県は，平成１１年の財政危機宣言以降，厳しい財政運営を強いられており，平成２１年度までにおいても，事務事業の見直し，人件費削減（給与削減，職員数の削減，給与構造改革）等の取組を行ってきた（甲１８～２３，３２）。
(ウ)平成２２年２月の段階において，平成２２年度から平成２５年度までの４年間に８００億円から１３００億円もの財源不足の発生が見込まれたことから，宮城県は，第３期財政再建推進プログラムを策定し，歳入確保対策（県債の活用，各種基金の活用，県有資産の有効活用，他会計資金の活用，受益者負担の見直し）・歳出抑制対策（人件費総額の抑制，事務事業の見直し，特別会計繰出金の見直し，公債費負担の平準化，将来的な財政負担の縮減）に取り組むこととし，これにより平成２５年度までの４年間で約１３００億円の財源不足を埋めることができる見通しとされていた（なお，他方で上記プログラム実施後も平成２５年に約１３０億円の財源不足の発生が見込まれている。甲３２，３３）。


しかし，平成２３年３月１１日に発生したいわゆる東日本大震災による甚大な被害が発生したことにより，上記プログラムの前提が大きく変動したことから，復旧・復興事業費の精査，国の財政支援措置状況を見極めるなど早急の見通しを立てる必要性に迫られている状況にある。東日本大震災による被害の復興事業費としては，合計約１３兆円が見込まれており，上記事業費のうち，宮城県が実質的に負担する額は２．１兆円（県債１．６兆円，一般財源０．５兆円程度）が見込まれ，各年に約１５００億円の県債発行を行うことが想定されている（甲３３）。
(3)以上に認定した本件各委員の職務の性質，内容，勤務の負担・実情のほか，宮城県の財政状況等に照らし，本件条例７条１項の本件規定が，議会の裁量権を逸脱・濫用するものとして違法無効となるかどうかについて検討する。アまず，県選挙管理委員会，県教育委員会，県労働委員会及び県収用委員会のいわゆる行政委員会は，いずれも独自の執行権限を有し，その担任する事務の管理及び執行に当たって自ら判断・決定し，これを表示・執行し得る執行機関であり（法１３８条の３，１３８条の４，１８０条の５第１項・２項），その業務に則した公正中立性，専門性等の要請から，普通地方公共団体の長から独立して，その事務を自らの判断と責任において管理し執行する立場にあり（法１３８条の２），その担任する事務について訴訟が提起された場合には，その長に代わって普通地方公共団体を代表して訴訟追行をする権限を有する（法１９２条，地教行法５６条，労組法２７条の２３第１項，収用法５８条の２）など，その事務について最終的な責任を負う立場にある。
また，その委員の資格についても，一定の水準の知識経験や資質等を確保するための法定の基準（法１８２条１項，地教行法４条１項，収用法５２条３項）又は手続（法１８２条１項，地教行法４条１項，労組法１９条の１２第３項，収用法５２条３項）が定められていることや，本件各委員の職責は，いずれも民主主義の基盤たる選挙制度や地方自治行政の公正かつ適正な運営・執行を支える重要なものであって，前記(2)アないしエに認定したとおり，各種の義務や制約を課される立場にあることに照らせば，その業務に堪え得る一定の水準の適性を備えた人材の一定数の確保が必要というべきであり，その報酬制度の内容いかんによっては，当該普通地方公共団体におけるその確保に相応の困難が生ずるという事情があることも否定し難いところである。そして，本件各員会の業務は，前記(2)アないしエに認定したとおり，県選挙管理委員会については，国会及び県議会の議員並びに県知事の選挙の管理等の業務，県教育委員会については，教育機関の設置，管理及び廃止等の業務，県労働委員会については，不当労働行為事件の審査等の業務，県収用委員会については，公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関する裁決等の業務といった，いずれも広範で多岐にわたる業務であり，公正中立性に加えて一定の専門性が求められるものということができる。
イ次に，勤務の態様，負担等について，本件各委員は，概ね１か月に１日から５日程度登庁しているにとどまるものであることは前記(2)アないしエに認定したとおりであるものの，他方で，本件各委員が，いずれも定例会等の会議出席に際して，事前配布資料の検討，会議に関連する文献等の調査・検討，事務局との打合せ等を登庁日以外の日において行っていることは前記(2)アないしエに認定したとおりであり，本件各委員が，広範で多岐にわたる一連の業務について執行権者として決定をするために，各般の決裁文書や資料の検討等のため登庁日以外にも相応の実質的な勤務を行うことは，制度上予定されているものであるといえるとともに，実際にも本件各委員によって行われているところである。また，県選挙管理委員会においては，選挙期間中における緊急事態への対応に加えて，衆議院や県議会の解散等による不定期な選挙への対応も随時必要となり，県選挙管理委員会，県労働委員会及び県収用委員会においては，それぞれ選挙の効力に関する異議の申出，不当労働行為救済の申立て，権利取得裁決・明渡裁決の申立て等の審理や判断のための準備を行うために，登庁日以外の日にも事件関係の書類・資料の検討，準備，事務局との打合せ等のために相当の実質的な勤務が必要となるものといえ，前記(2)ウ及びエに認定したとおり，実際にも，事件の審理等に当たり，関係書類や資料の検討，参考文献・裁判例等の調査・検討，事務局との打合せ等を行っているところである。さらに，本件各委員の上記のような職務の性質及び専門性に鑑みると，その職務を遂行するに足りる高い識見の維持・向上はもとより，専門知識の習得，情報収集等が平素より求められているものというべきであり，本件各委員においても，実際にそのような努力が行われていることを併せ考慮すれば，本件各委員の業務については，形式的な登庁日数のみをもって，その勤務の実質が評価し尽くされるものということはできず，国における非常勤の職員の報酬との実質的な権衡の評価が可能になるものともいえない。なお，上記の争訟の裁定に係る業務について，一時期は申立て等が少ないとしても恒常的に相当数の申立てを迅速かつ適正に処理できる態勢を整備しておく必要のあることも否定し難いところである。ウ以上の本件各委員の職務の性質，内容，職責及び勤務の態様，負担等に加え，宮城県の財政状況について，平成１１年の財政危機宣言以後，厳しい財政状況が続いていることは上記(2)オに認定したとおりであるものの，その一般会計予算規模の大きさや，第３期財政再建推進プログラムの実施により，一応の財源不足解消が図られることが見込まれていたなどの状況下においては，今後，東日本大震災による復興事業費を要することを考慮しても，本件各委員について月額報酬制を採用している本件規定の内容が，議会の裁量権の範囲を超え又はこれを濫用するものとして，直ちに法２０３条の２第２項の趣旨に照らして違法無効なものであると断ずることはできない。
(4)アこれに対して，原告は，本件各委員の勤務実態からみて，本件各委員について，登庁日以外の負担（プライベートな時間を割いての会議資料の検討等）は大きいものとはいうことはできず，こと報酬を決するという点においては，本件各委員の形式的な登庁日数のみをもってその勤務実質を評価することが十分に可能なものであることから，本件各委員の報酬制度の裁量審査においては，形式的な登庁日数のみをもって判断すべき旨主張する。
しかし，原告の上記主張は採用の限りでない。


令和元年７月２４日判決言渡
平成３１年(行ケ)第１００１７号審決取消請求事件
口頭弁論終結日令和元年６月１２日
判決
原告   三谷セ   キサン   株式会   社
訴訟代理人弁護士富   岡英次
同外   村玲子
訴訟代理人弁理士山   本典弘
同鈴   木一永
同三   井直人
被告   特    許    庁    長    官
指定代理人   大森友   子
同薩   摩純一
同豊   田純一
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２０１６－１６７９７号事件について平成３０年１２月２６日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
原告は，平成２７年１１月１１日，別紙の立体商標（以下「本願商標」という。）について，商品区分第１９類（金属製でない建築材料）に属する「コンクリート製杭」（以下「本願指定商品」という。）を指定商品として，商標登録出願（商願２０１５－１１０６４５号）をした。原告は，平成２８年８月４日付けで拒絶査定を受けたことから，同年１１月９日，不服審判を請求した（不服２０１６－１６７９７号）。特許庁は，平成３０年１２月２６日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，平成３１年１月１５日，原告に送達された。
原告は，平成３１年２月１２日，審決の取消しを求めて，本件訴訟を提起した。
２審決の理由の概要
本願商標は，商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるので商標法３条１項３号に該当し，使用をされた結果需要者が原告の業務に係る商品であることを認識することができるものではないので同条２項には該当しないから，商標登録を受けることができない。
第３原告主張の取消事由
１商標法３条１項３号に該当するとの判断の誤り
審決は、原告が，本願商標の立体的形状の特徴として挙げる各点が「それぞれ格別に特異なものとは認められず，本願商標の指定商品の取り扱う業界においては，需要者をして，その商品の機能又は美感上の理由による形状又は装飾等と予想し得る範囲のものである」ことを理由に，本願商標の立体的形状は「商品の機能又は美感に資する目的のために採用されたものと認められる」として，本願商標は「商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであり，商標法第３条第１項第３号に該当する」と判断した（審決４頁７行ないし３１行）。
審決の上記判断は，以下のとおり、誤りである。
立体商標の形状の特徴は，その全体と，需要者・取引者の注意を惹く部分との両者を有機的に結合させて判断すべきであり，また，このような判断の結果，形状の特異性が認められる場合には，機能又は美観上の理由による形状又は装飾等と予想し得る範囲であることが明白であると容易に認定できない限り，商標法３条１項３号該当性は否定されるべきである。本願商標の形状は，①円筒形の軸を備える杭の上端から下端の全面に等間隔に節が配置されるのではなく，下端寄りに等間隔に三箇所のみ節（上部節，中間節，下部節）を有する，②上記三箇所の節は，それぞれ形状が異なっている，③円筒形の軸の径は，杭の下端から中間節までと，中間節より上端で異なっており，前者が後者に比較して細くなっている，④杭の円筒状の軸の内径は全長にわたって同一である，⑤三つの節の外周はいずれも同じであるという特徴を有するが，全体としてみても，需要者・取引者の注意を惹く支持杭先端部付近の形状に着目しても，いずれも，同種の商品にはない特異性を有する。
本願商標の形状が選択されたのは，商品の機能上の優位性のみならず，他社商品との形状上の識別性を重視したものである。また，本願指定商品の性質上，美観上の理由によって商品の形状を選択することは考えられない。このように，本願商標の形状は，特異性を有し，機能又は美観上の理由による形状又は装飾等と予想し得る範囲であることが明白であると容易に認定できる事情も見当たらないから，「商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章」に当たらない。
審決は，一般論として，立体商標に関する商標法３条１項３号の解釈適用に当たって，商品の形状を特定の者に独占させることが，自由競争の不当な制限に当たり公益に反する場合があることを指摘する（審決３頁９行ないし３１行）。
しかるに，本願指定商品の取引分野においては，原告ほかの製造販売業者ごとに，独自の形状の杭とこれを使用した工法を組み合わせて国土交通大臣の認定を取得することによって，一種の棲み分けがなされている。このため，本願商標の立体的形状の商標登録により原告に独占権を与えたとしても，自由競争の不当な制限に当たり公益に反するということはない。
２商標法３条２項に該当しないとの判断の誤り
審決は，審判手続において原告が提出した証拠によっては，本願商標の立体的形状が原告の商標として広く知られて，需要者が原告の業務に係る商品であることを認識できるに至っていると認めることはできない旨判断した。しかし，本願商標を付した基礎杭（商品名「BF.Sパイル」。以下，「原告商品」という。）を含む２種類の工法（   「SUPERニ   ーディ   ング工   法」及   び「Hybridニーディング工法」）は，SUPERニーディング工法が平成１２年，Hybridニーディング工法が平成１３年にそれぞれ国土交通大臣の認可を取得し，以後平成１３年から平成３０年までの間に，原告商品は，公共施設，病院，教育機関，物流施設，スポーツ施設等代表的な建造物を含む全国２７６９箇所の建築現場で累計１５万本以上が採用され，２１１億円以上の売上実績を上げている。


また，原告は，①平成１２年から平成３０年までの間に，専門雑誌「基礎工」（毎月発行部数１万２０００部）に１１回，「月刊建築技術」（毎月発行部数２万部）に４回，「地盤工学会誌」（毎月発行部数１万部）に１回，それぞれ商品の立体的形状を大きく目立つように表示した原告商品の広告等を掲載し，②同じ期間内に，原告商品を用いた工法を紹介するカタログとして「SUPERニーディング」「Hybridニーディング」「BF.S」の３種類を合計７万部以上，全国で配布し，③原告の公式ウェブサイトにおいても，原告商品の立体的形状の表示を，目立つように掲示してきた。このほか，④一般社団法人コンクリートパイル建築技術協会が発行する雑誌「ＣＯＰＩＴＡ」（発行部数は，平成１９年及び平成３０年が７０００部，それ以外の年が８０００部）においても，遅くとも平成１８年以降，本願商標を使用した原告商品に関する記事が，毎年掲載されてきた。
これらの結果，著名ないし有力な学者（甲７２，７３，１０４～１０８），大手ゼネコン関係者（甲２６，８０～９８），大手設計事務所等関係者（甲２７～３１，９９～１０３）から，本願商標を形成する原告商品の形状は，他の商品とは一見して区別し，原告商品であると認識することができると評価されているのである。
被告は，本願商標と実質的に同一と認められる立体的形状の他人の商品が存在すると主張するが，形状の比較を誤っており，失当である。以上のとおり，原告商品の立体的形状は，他の同種商品にはない特徴的なものであり，かつ，顕著な販売実績を上げるとともに，継続的かつ長期間にわたり，全国的な宣伝広告が行われてきた結果，その形状のみによって自他商品識別力を有するに至っているのであるから，商標法３条２項の要件を充足するに至っているというべきである。
第４被告の反論
１取消事由１（商標法３条１項３号に該当するとの判断の誤り）に対し(1)立体商標に対する商標法３条１項３号の適用について商品等の形状は，多くの場合，商品等の機能又は美観に資することを目的として採用されるものであり，需要者からもそのように認識されるものであるから，客観的に見て，そのような目的のために採用されたと認められる形状は，特段の事情がない限り，商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として，商標法３条１項３号に該当すると解すべきである。
また，商品等の具体的形状は，当該商品の用途，性質等に基づく制約の下で，通常は，ある程度の選択の幅があるといえるが，そのような幅の中で選択された形状が特徴を有していたとしても，それが，機能又は美観上の理由による形状の選択と予測し得る範囲のものであれば，商標法３条１項３号に該当すると解すべきである。なぜならば，商品等の機能又は美観に資することを目的とする形状は，同種の商品等に関与する者が当該形状を使用することを欲するものであるから，先に商標登録出願したことのみを理由として当該形状を特定の者に独占させることは，公益上の観点から適切ではないからである。
さらに，商品等に，需要者において予測し得ないような斬新な形状が用いられた場合であっても，当該形状が専ら商品等の機能向上の観点から選択されたものであるときは，商標法４条１項１８号の趣旨に照らし，同法３条１項３号に該当すると解すべきである。なぜならば，そのような形状が，機能の観点からは特許法又は実用新案法により，美観の観点からは意匠法により独占権が付与されることはあり得るとしても，商標法による保護の対象となり，存続期間の更新を繰り返すことにより半永久的に独占権を保有し続けることができるものとされることは，自由競争の不当な制限に当たり，公益に反するからである。
(2)本願商標の商標法３条１項３号該当性について本願商標は，原告が主張するとおりの特徴を有している。ところで，本願商標の指定商品は第１９類「コンクリート製杭」であり，本願商標の立体形状は，「プレボーリング拡大根固め工法」に使用される杭の一部であるところ，「プレボーリング拡大根固め工法」においては，①掘削する，②掘削孔を構造する，③拡大球根部を設ける，④掘削ロッドを引き上げて杭周固定液を注入し，攪拌する，⑤杭を沈殿させる，⑥杭を所定深度に設置するという工程で施工が行われる。そして，この工法で用いられるコンクリート製杭は，地盤の摩擦力を大きくとることや，地中の根固め部との定着を図ること，杭の鉛直支持力に対応した大きな水平耐力を得ること等を目的として，節部を設けたり，軸の太さを変えたり，異なる軸径を組み合わせる等，杭の機能に資することを目的とした様々な工夫がされている。
本願商標の立体形状の特徴も，一般的形状の節杭が有する形状と予測し得る範囲の形状又は節を設けたコンクリート製杭の機能に資する形状に止まり，需要者において，商品の機能又は美観上の理由による形状と予測し得る範囲のものにすぎない。そうすると，このような形状が特徴を有していたとしても，それは，同種の商品等に関与する者が当該形状を使用することを欲するものであるから，先に商標登録出願をしたことのみを理由として当該形状を特定の者に独占させることは公益上の観点から適切ではないとともに，自他商品識別力を欠くものといえる。
２取消事由２（商標法３条２項に該当しないとの判断の誤り）に対し原告は，原告製品が平成１３年から平成３０年にかけて全国２７６９箇所の建設現場において累計１５万本以上，合計２１１億円以上の売り上げを上げたと主張するが，たとえそれが事実であるとしても，原告商品自体の市場シェアは不明であるから（原告が提出しているのは，コンクリートパイルの会社別生産・出荷・在庫に係る資料に過ぎないから，原告商品のような類型のコンクリート製杭に関するシェアは依然として不明である。），原告商品に対する需要者の認知度を測ることはできない。
原告は，原告商品の紹介記事や広告を掲載した雑誌，カタログ，公式ウェブサイトに関する主張をするが，雑誌及びカタログの頒布された期間，範囲，数量等は不明である上，仮にこれが原告主張のとおりであるとしても，本願商品の指定商品の需要者及び取引者全体の数からみれば多いとはいえない。また，公式ウェブサイトについては閲覧数が不明である。


学者や大手ゼネコン関係者，大手建築事務所関係者の評価に関していうと，学者の意見書である甲７２，７３は，技術的観点からの原告製品の特徴を述べているのに過ぎず，自他商品識別力という観点からの意見を述べたものではないし，その他の学者の証明書である甲１０４～１０８は，定型文書に各人が証明日を書き加えた上で記名押印等をしたものであって，その証明内容は信用性が高いとは言い難い上，自他商品識別力については何ら意見を述べておらず，また，ゼネコン関係者，大手建築事務所関係者の証明書も，定型文書に各人が証明日を書き加えた上で記名押印等したものである上，自他商品識別力という観点からの意見を述べたものではなく，いずれも原告の主張を裏付けるに足りるものとはいい難い。
さらに，ジャパンパイル株式会社のウェブサイト中「プレストレスト高強度コンクリート節杭（拡頭中間径タイプ）」に表示されているコンクリート製杭（乙７の２），及び株式会社アオモリパイルの工法カタログ「SUPERニーディング」に記載されているコンクリート製杭（甲３３の３）は，原告商品と実質的に同一といえるから，原告が，本願使用商品（その形状）を永年の間，他人に使用されることになく，独占的排他的に継続使用した実績を有するということもできない。
そうすると，原告が主張する各種事情を考慮したとしても，本願商標の立体的形状は，使用された結果，本願商標の指定商品の需要者間で，特定の者の業務に係る商品の出所を示すものとして我が国において全国的に認識されるに至ったものとはいえない。したがって，商標法３条２項該当性を否定した審決に誤りはない。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（商標法３条１項３号に該当するとの判断の誤り）について
立体商標に対する商標法３条１項３号の適用について
ア商品の立体的形状は，多くの場合，商品等に期待される機能をより効果的に発揮させたり，商品等の美観をより優れたものとしたりする等の目的で選択されるものであって，直ちに商品の出所を表示し，自他商品を識別する標識として用いられるものではない。このように，商品等の製造者・供給者の観点からすれば，商品等の立体的形状は，多くの場合，それ自体において出所表示機能ないし自他商品識別機能を有するもの，すなわち，商標としての機能を果たすものとして採用するものとはいえない。また，商品等の立体的形状を見る需要者・取引者の観点からしても，その立体的形状は，文字，図形，記号等により平面的に表示される標章とは異なり，商品の機能や美観を際立たせるために選択されたものと認識されるのであって，商品等の出所を表示し，自他商品を識別するために選択されたものと認識される場合は多くない。
そうすると，客観的に見て，商品等の機能又は美観に資することを目的として採用されると認められる商品等の形状は，特段の事情のない限り，商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として，商標法３条１項３号に該当する。
イまた，商品の具体的形状は，当該商品の用途，性質等に基づく制約の下で，ある程度の選択の幅があるといえるが，そのような幅の中で選択された形状が特徴を有していたとしても，それが，機能又は美観上の理由による形状の選択と予測し得る範囲のものであれば，商標法３条１項３号に該当すると解すべきである。なぜならば，商品等の機能又は美観に資することを目的とする形状は，同種の商品等に関与する者が当該形状を使用することを欲するものであるから，先に商標出願したことのみを理由として当該形状を特定人に独占使用を認めることは，公益上適当でないからである。
本願商標の形状及び同種の杭の形状について
ア本願商標は，別紙のとおり，下部に３箇所の節部を設け，上から２番目の節部より下部は，上から２番目の節部より上部よりも若干細くした円柱状であって，各節部はそれぞれ若干形状が異なる立体的形状からなる立体商標である。
本願商標の立体的形状には，次のとおりの特徴がある。①３箇所の節は，それぞれ形状が異なっている。
②杭の下端から２個目の節までの軸径と，それより上部の軸径が異なり，前者が後者に比較して細くなっている。すなわち，主に下杭として使用される先端の軸径が細くなったものである。
③３箇所の節の位置が，軸径が変化する境界部分に１か所，その上部と下部にそれぞれ１か所ずつである。
④３つの節の外周は，いずれも同じである。
⑤杭の上端から下端の全面に等間隔に節が配置されるのではなく，下端寄りに等間隔に３箇所のみ節を有する（ただし，「等間隔」というのは節の上端と下端との間の厚みの中間を基準にして測った場合である。節の厚みが異なっているため，上側の節の下端と下側の節の上端とで挟まれた長さは等しくなく，視覚上は，必ずしも等間隔とはいえない。）。イ証拠（甲１１，１３ないし１７，３８の２，３８の３，乙３ないし１１（各枝番含む））によれば，同種のコンクリート製杭の特徴等について，次の事実を認定できる。
(ｱ)原告及び同業者が製造販売するコンクリート製杭には，軸径を箇所によって変えた杭と変えない杭，節を設けた杭と設けない杭など，様々な形状の杭が存在し，それらの形状は，各製造販売者が提案する工法に最適な杭として，所望の支持力の発現及び施工性の向上などの目的による設計の結果として選択されている。
(ｲ)これらの杭の組み合わせによっては，原告商品の立体的形状の特徴のうち，杭の下端に行くに従って軸径が小さくなる点（上記アの②）及び節の配置が視覚上は等間隔でない点（同⑤のかっこ書き）に類似するものも実現し得る（甲１３，乙１１）。
検討


アところで，上記⑵アに認定した原告商品の立体的形状は，原告が製造販売する「BF.Sパイル」という名称のコンクリート製杭（原告商品）の形状を表したものであるところ（甲５），原告商品は，原告の提供する杭打ち工法であって国土交通大臣の認定を受けた「SUPERニーディング工法」及び「Hybridニーディング工法」のgradeＢに用いられるものである（甲９，１１）。そして，gradeＢは，他の形状の杭を用いたgradeＡよりも更に大きな支持力を発現する工法であるとされている（甲８の４）。このことと，上記⑵イに認定したとおり，同種のコンクリート製杭においても，所望の支持力の発現や施工性の向上など機能上の理由から様々な形状の杭が考案されており，原告商品に類似するものも実現可能であることを考慮すると，上記⑵アに記載したとおり原告商品の立体的形状に一定程度の特徴があるとしても，それは，所望の支持力の発現などという機能上の理由による形状の選択と予測し得る範囲のものであると認められる。イ原告は，原告商品の立体的形状は，自他商品識別力を有するほどに特異な特徴を有していると主張するものと考えられる。
しかしながら，上記⑵で検討したとおり，原告商品の立体的形状には，他のコンクリート製杭と明らかに区別できるほどの顕著な形状的特徴があるとはいえないこと（原告商品の形状には顕著な特徴がみられる旨をいうインダストリアルデザイナーの意見書（甲７９）も，かかる評価を左右しない。）や，原告商品の需要者・取引者は一般消費者ではなく，建築基礎工事に携わる設計者及び工事業者等の限られた範囲の者であるため，購入すべき杭の決定を，上記(2)イ(ｱ)のとおり杭と結び付けられた工法の採用と独立して行うことは想定し難いし，同(ｲ)のとおり類似の形状の杭も存在する中で，原告商品の形状の特徴が杭の購入の決定に対して与える影響はわずかであると考えられることなどを考慮すると，原告商品の立体的形状が，需要者・取引者が指定商品を購入するか否かを決定する上での標識とするに足りる程に特徴的であると認めるべき事情があるともいえない。したがって，原告の上記主張は採用することができない。ウ原告は，本願指定商品の取引分野においては，各製造販売業者が独自の形状の杭とこれを使用した工法を組み合わせて国土交通大臣の認定を取得することによって一種の棲み分けがなされているから，本願商標の立体的形状の商標登録により原告に独占権を与えたとしても自由競争を不当に制限し，公益に反することはない旨主張する。
しかしながら，原告のいう「棲み分け」は，杭基礎の形状及び工法に関して各事業者が有する技術に裏付けられたものであるから，知的財産権による保護の対象とする場合には，存続期間の定めのある特許権によるべきものである。更新登録によって半永久的に存続し得る商標権によってこれが保護されることになれば，自由競争の不当な制限として公益に反する結果をもたらしかねない。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。以上によれば，本願商標は商標法３条１項３号に該当する。審決の同旨の判断に誤りはなく，原告の主張は採用することができない。３取消事由２（商標法３条２項に該当しないとの判断の誤り）について商標法３条２項は，商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみから成る商標として同条１項３号に該当する商標であっても，使用により自他商品識別力を獲得するに至った場合には商標登録を受けることができる旨を規定している。そして，立体的形状から成る商標が使用により自他商品識別力を獲得したかどうかは，①当該商標の形状の特異性及び当該形状に類似した他の商品等の存否，②当該商標が使用された期間，商品の販売数量，広告宣伝がされた期間及び規模等の使用の実情を総合考慮して判断すべきである。
本願商標の形状の特異性及び当該形状に類似した他の商品等の存否上記１⑵イ(イ)のとおり，原告及び同業者が製造販売するコンクリート杭には様々な形状のものが存在し，これらの杭の組み合わせによっては，原告商品の形状の特徴のうち，杭の先端に行くに従って軸径が小さくなる（上記１⑵アの②④）とともに，視覚上は節と節との間隔が狭くなる（同⑤のかっこ書）という点に類似するものも実現し得る。
そうすると，本願商標の形状の特異性はさしたるものとはいえず，当該形状に類似した他の商品も存在するといえる。
使用の実情
ア後掲各証拠によれば，次の事実を認定することができる。(ｱ)原告商品を使用する「SUPERニーディング工法」及び「Hybridニーディング工法」は，いずれも国土交通大臣の認可を取得しており，平成１３年から平成３０年までの間に，原告商品は，公共施設，病院，教育機関，物流施設，スポーツ施設等代表的な建造物を含む全国２７６９箇所の建築現場で累計１５万本以上が採用され，２１１億円以上の売上を記録した（甲６９）。
(ｲ)原告は，①平成１２年から平成３０年までの間に，専門雑誌「基礎工」（毎月発行部数１万２０００部）に１１回，「月刊建築技術」（毎月発行部数２万部）に４回，「地盤工学会誌」（毎月発行部数１万部）に１回，それぞれ商品の立体的形状を大きく目立つように表示した原告商品の広告等を掲載し（甲４３ないし５３，甲７１），②同じ期間内に，原告商品を用いた工法を紹介するカタログとして「SUPERニーディング」「HybridKneading」「BF.S」の３種類を合計７万部以上，全国で配布し（甲９ないし１１，７０），③一般社団法人コンクリートパイル建築技術協会が発行する雑誌「ＣＯＰＩＴＡ」（発行部数は，平成１９年及び平成３０年が７０００部，それ以外の年が８０００部）においても，遅くとも平成１８年以降，本願商標を使用した原告商品に関する記事が，毎年掲載されてきた（甲８の４，７１）。
(ｳ)建築基礎工学の分野を専攻する複数名の大学教授（准教授又は元教授を含む。）（甲７２，７３，１０４～１０８），大手ゼネコン関係者（甲２６，８０～９８），大手設計事務所等関係者（甲２７～３１，９９～１０３）からは，本願商標を形成する原告商品の形状は，他の商品とは一見して区別し，原告商品であると認識することができる旨の書面が提出されている。これら書面の作成者の住所又は所在地は全国にわたり，事業規模の大小にも幅がある。


平成２５年１月２４日判決言渡
平成２４年（ネ）第１００１９号商標権侵害差止等請求控訴事件（原審・東京地口頭弁論終結日平成２４年１２月１７日
判                決
控訴人   （原告   ）        株式会社カムイワークスジャパン訴訟代   理人弁   護士         稲元富   保
弁理士          宮田信   道
被控訴   人（被   告）         株式会   社中条訴訟代   理人弁   護士         平尾正   樹補佐人   弁理士          猪狩    充
主                文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人は，ゴルフクラブに，別紙被告標章目録記載１，３，５の各標章を付して，譲渡し，引き渡し，譲渡若しくは引渡しのために展示し，輸出し，電気通３被控訴人は，キャディバッグに，別紙被告標章目録記載３の標章を付して，譲渡し，引き渡し，譲渡若しくは引渡しのために展示し，輸出し，電気通信回線を４被控訴人は，ゴルフクラブ及びキャディバッグに関する広告に，別紙被告標章目録記載１～４の各標章を付して展示し若しくは頒布し，同広告を内容とする情５被控訴人は，その所有し，占有する別紙被告標章目録記載１，３，５のいずれかの標章を付したゴルフクラブ，同目録記載３の標章を付したキャディバッグ及び同目録記載１～４のいずれかの標章を付したゴルフクラブの広告用パンフレット６被控訴人は，控訴人に対し，４０００万円及びこれに対する平成２２年９月１１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１控訴人（原告）は，「ＫＡＭＵＩ」の標準文字から成る本件商標の商標権者であるところ，被控訴人（被告）が本件商標と同一又は類似の商標である別紙被告より，本件商標権を侵害していると主張して，商標法３６条１項に基づく侵害差止め，同条２項に基づく被控訴人の商品等の廃棄，不法行為に基づく損害賠償として２原判決は，被控訴人による被告標章１～５の使用及び被告標章１～３が本件商標と同一又は類似の商標であることは当事者間に争いがなく，被告標章４及び５３については被控訴人の先使用権の抗弁を認め，被告標章４及び５については権利３本件控訴のうち損害賠償請求に係る部分は，４０００万円の支払を求める限度での一部控訴である。
４争いのない事実
(1)当事者
ア控訴人は，ゴルフ用具の製造及び販売などを業とする株式会社である。控訴人の旧商号は，株式会社北陸ゴルフ製作所であり，その後，株式会社カムイワークスに変更し，平成９年１０月２２日に，現在の商号である株式会社カムイワーイ被控訴人は，ゴルフ用品の製造及びスポーツ用品の販売などを業とする株式会社である。
(2)控訴人は，本件商標の商標権者である。
ＫＡＭＵＩ（標準文字）
・登録第５１４２６８５号
・指定商品第２８類    運動用具
・出願日平成１９年４月２３日
・登録日平成２０年６月２０日
・公報発行日平成２０年７月２２日
(3)被控訴人は，遅くとも平成２０年７月２３日から，我が国において，被控訴人が製造するゴルフクラブ及びキャディバッグ（以下，これらを総称して「被告して，譲渡し，引き渡し，譲渡若しくは引渡しのために展示し，輸出し，電気通信なくともいずれかを付して展示し若しくは頒布し，同広告を内容とする情報に上記各標章を付して電磁的方法により提供している。例えば，被控訴人は，ゴルフクラ(4)被告標章１～３は，いずれも本件商標と同一又は類似の商標である。第３当事者の主張
１原審からの主張
原審における当事者の主張は，原判決４頁３行目以下の「３当事者の主張」記載のとおりである。
２当審における控訴人の主張
(1)被告標章４及び５の使用について
被告標章４が我が国において使用されていないという被控訴人の主張（後記３(1)ア）については，それが立証されるのであれば，強くは争わない。なお，被告標章また，被告標章５も，１個の標章として特定されるものである。(2)被告標章４及び５と本件商標の類否について被控訴人の主張するように，被告標章４及び５の「ＫＡＭＵＩ」部分がハウスマークであるとすれば，本件商標との間で出所の混同を生じることは明らかである。
(3)先使用の抗弁について
原判決は，先使用の抗弁に関して，被告標章１～３の周知性を認定する基礎として，被控訴人のゴルフクラブの販売本数，売上高，宣伝広告，プロゴルファーへのしかしながら，販売本数に関する証拠は，被控訴人作成の書面であるか，加工されたデータにすぎない。売上高に関する証拠（乙１１の１～４）は，被控訴人とは別法人の有限会社カムイの決算報告書であって，被控訴人の売上高ではなく，これに基づいて被控訴人の売上高を認定するのは誤りである。また，上記証拠は，確定申告で提出されたものではないから客観性が担保されておらず，全額が国内におけるゴルフクラブ等の売上高であるか不明である。宣伝広告に関する証拠は，被控訴有する商標「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」に関するものであるから，被告標章１～３と被控訴人とを結び付けるものではない。プロゴルファーへの納品に関する証拠も，被控訴人作成の書面にすぎず，また，納品されたとされるゴルフクラブを使用していなまた，原審でも主張したとおり，控訴人のゴルフクラブも「カムイ」として取り扱われていたこと，被控訴人のシェアが低いこと，被告標章１～３のような「ＫＡ
(4)権利濫用の抗弁について


原判決は，被告標章４及び５に関する権利濫用を基礎付ける事実として，①被告標章１～３について先使用権が認められること，②控訴人が被控訴人の使用する標章について異議を述べなかったこと，③被控訴人が被告標章１～３を使用してきたこと，④控訴人が本件商標の登録まで「ＫＡＭＵＩ」の標章を使用していなかったこと，⑤「ＫＡＭＵＩ」や「カムイ」の標章が控訴人の標章として浸透していなかしかしながら，①については上記(3)で主張したとおり，先使用権は認められない。②については，以前は，株式会社卑弥呼が「ＣＡＭＵＩ」商標を有しており，本件商標が登録されるまで，控訴人は，異議を述べる権利を有していなかったのであるから，異議を述べなかったことは当然である。③について，被控訴人は，株式会社使用していたところ，平成１７年にこの契約を解消し，その後は，同社の「ＣＡＭＵＩ」商標の権利を侵害した状態で，被告標章１～３の使用を継続していたのであって，そのような被控訴人を有利に扱うことは不当である。④についても，控訴人は，上記「ＣＡＭＵＩ」商標の商標権を侵害しないように，「ＫＡＭＵＩ」の標章を使用しなかったのである。⑤については，上記(3)で主張したように，控訴人のゴルフクラブも「カムイ」として認識されていた。⑥について，控訴人が本件商標をまた，被控訴人が，控訴人との共有ではあるが，「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」の商標権を有していること等の事実からすると，被告標章４，５を使用できないことによりしたがって，原判決が被告標章４，５について権利濫用の抗弁を認めたのは誤りである。
３当審における被控訴人の主張
(1)被告標章４及び５の使用について
ア控訴人は，被告標章１～５の使用を立証する証拠として甲３～８を提出するが，このうち，被告標章４と同様の標章が記載されているのは，甲４のパンフンフレットであって，被控訴人が作成したものではなく，我が国で頒布されたものまた，甲４に表示された「ＫＡＭＵＩＴｙｐｈｏｏｎＰｒｏ」の標章は，「ＫＡＭＵＩ」と「ＴｙｐｈｏｏｎＰｒｏ」が別々の書体で表示されていること，このく知られていること，両者間に意味的関連がなく，全体でまとまった意味を成さないこと，パンフレットの別の場所では，「ＫＡＭＵＩ」と「ＴｙｐｈｏｏｎＰｒｏ」が別々に表示されていることなどからして，「ＫＡＭＵＩ」と「ＴｙｐｈｏｏｎＰイ被告標章５のうち，「ＫＡＭＵＩ」部分は，被控訴人のハウスマークを表す特殊書体であって，広く知られていること，これに対し，「ＰＲＯ」部分は，まとまった意味を成さないことからすると，被告標章５は，１個の標章ではなく，「ＫＡＭＵＩ」と「ＰＲＯ」の２個の標章である。これを１個の「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」標章と看るのならば，被控訴人が控訴人と共有する商標登録第３３５７４０２(2)被告標章４及び５と本件商標の類否について甲４に表示された「ＫＡＭＵＩＴｙｐｈｏｏｎＰｒｏ」の標章を１個の標章と捉えたとしても，被控訴人は，「カムイタイフーンプロ」以外にも，「カムイプロ」，「カムイ３２０」，「カムイＲＤⅡ」等のゴルフクラブを販売してきたのだから，「カムイ」部分だけでは被控訴人のどのクラブであるかを特定するに不十分な状況にあった。ゴルフクラブは，嗜好性が高く，安価とはいえない商品であるかムイタイフーンプロ」は冗長ではない。したがって，被告標章４を全体として本件被告標章５についても同様に，これを全体として本件商標と対比すると，両者は非類似である。
(3)先使用の抗弁について
控訴人は，被控訴人のゴルフクラブの売上高に関して，有限会社カムイの決算報告書に基づいて認定することが不当である旨主張する。しかしながら，有限会社カ社であり，被控訴人の代表者の妻が代表を務め，被控訴人の代表者とその弟が役員販売する。したがって，周知性の主体を認定する局面では両者は同一視すべきである。また，宣伝広告については，いずれも被控訴人のゴルフクラブに関する広告又ゴルフクラブのプロゴルファーへの納品については，控訴人の調査に信憑性はなく，また，現在使用していないだけで，過去に使用していた者もいると考えられる。
(4)権利濫用の抗弁について
原判決は，控訴人にはそもそも被控訴人の「ＫＡＭＵＩ」標章の使用に対して異議を述べる権利などなく，現実にも異議を述べなかったのに，被控訴人の「ＫＡＭＵＩ」標章の使用を排除するために，株式会社卑弥呼の有していた「ＣＡＭＵＩ」
第４当裁判所の判断
１被告標章１～３について
当裁判所も，被告標章１～３については，被控訴人に先使用権が認められるものと判断する。その理由は，原判決１３頁９行目以下の「２争点２（被告に法３２条控訴人は，原判決の証拠評価等について主張するが，当裁判所も，原判決１３頁１１行目～１６行目に掲げられた証拠及び弁論の全趣旨によれば，原判決１３頁１８行目～２４頁１０行目に摘示した事実が認められ，これらの事実によれば，控訴人が主張するシェア等の事実を斟酌したとしてもなお，被告標章１～３につき被控訴人に先使用権が認められると判断するものであって，控訴人が主張するところに２被告標章４について


平成２９年１２月２６日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２８年（ワ）第４２２６９号不当利得返還等請求事件
口頭弁論終結日平成２９年１１月９日
判決
原告   ＡＵＲＡＬＳＯＮＩＣ株式
会社
同訴訟代理人弁護士松   岡敏郎
富松修   子
被告   A
同訴訟代理人弁護士内   田公志
栁下彰   彦
松原正   和
被告   B
同訴訟代理人弁護士星   出光俊
主文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
１被告Ａ（以下「被告Ａ」という。）は，原告に対し，２０１０万５０２７円及びうち１６３５万５４２５円に対する平成２８年６月３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２被告らは，原告に対し，連帯して２１２万７６６０円及びこれに対する平成２８年６月１８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。３被告らは，原告に対し，連帯して１０７万２３４０円及びこれに対する平成２８年６月１８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１事案の要旨
本件は，原告が，①被告Ａとの間で締結した被告Ａが有する特許権（特許第４７２８３３１号。以下「本件特許権」という。）に関する通常実施権許諾契約の錯誤無効，詐欺取消し若しくは情報提供義務違反による解除を理由とする不当利得返還請求権又は上記詐欺若しくは情報提供義務違反により契約締結に関する原告の自己決定権が侵害されたことを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき，被告Ａに対し，支払ったライセンス料１６３５万５４２５円及びこれに対する平成２３年１１月２日（利得後の日又は不法行為の後の日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払（以下，これらの支払請求を「第１請求」と総称する。），②被告らによる本件特許権に関する虚偽の情報提供，脅迫行為等により本件特許権につき専用実施権を有する被告Ｂ（以下「被告Ｂ」という。）との通常実施権許諾契約の締結に関する原告の自己決定権が侵害されたことを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき，被告らに対し，損害賠償金３２０万円（同契約に基づき前掲①の被告Ａとの契約の未払報酬として支払った２１２万７６６０円及び被告Ｂとの契約に基づきライセンス料として支払った１０７万２３４０円の合計）及びこれに対する不法行為の後の日（訴状送達の日の翌日）である平成２８年６月１８日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の連帯支払（以下，これらの支払請求を「第２請求」と総称する。）を求める事案である。２前提事実（根拠を括弧内に示す。）
⑴当事者及び本件特許権
ア原告は，土地建物の有効利用に関する企画，調査及び設計，室内・室外空間の装飾における企画，立案及び施工，建材の製造及び販売等を業とする株式会社である（甲２１）。
原告は，平成２１年１月頃までに，積層構造を有する遮音材又は吸音材の開発，製造，販売を行う意向を有しており，同年以降，これをルームクリエータとの名称で販売等した（以下，この商品を単に「ルームクリエータ」ということがある。甲９の１・２，弁論の全趣旨）イ被告Ａは以下の本件特許権（以下，本件特許権に係る特許を「本件特許」，特許請求の範囲記載の発明を「本件発明」という。）を有する者であり，被告Ｂは弁理士である（争いがない事実，甲１）。
特許番号第４７２８３３１号
発明の名称吸音構造
出願日平成１７年６月１６日
登録日平成２３年４月２２日
⑵第１契約
原告は，被告Ａとの間で，平成２１年１月頃，被告Ａが本件特許権につき通常実施権の許諾をする契約（以下「第１契約」という。なお，第１契約において，被告Ａの債務に技術指導が含まれ，その対価にライセンス料の趣旨だけでなく技術指導の対価の趣旨が含まれるかについては，争いがある。）を締結した（争いのない事実，弁論の全趣旨）。
⑶専用実施権の設定及び第２契約
ア被告Ａは，被告Ｂに対し，平成２４年４月１９日，本件特許権につき専用実施権を設定した（争いのない事実，甲２）。
イ原告は，被告Ｂとの間で，平成２４年５月１日，本件特許につき専用実施権を有する被告Ｂが原告に通常実施権を許諾すること，原告はその対価を毎月被告Ａに支払うこと，原告は第１契約に基づく未払債務として２５０万円を被告Ａに支払うものとすることなどを内容とする契約（以下「第２契約」という。）を締結した（争いのない事実，甲１１）。⑷第１契約及び第２契約に関する訴訟提起及び和解被告Ａは，原告に対し，平成２５年，第１契約及び第２契約に基づく未払残金の支払を求めて訴訟（東京地方裁判所平成２５年（ワ）第１１５０８号。以下「前訴」という。）を提起した。東京地方裁判所は，平成２６年５月１６日，被告Ａの請求をいずれも認容する判決を言い渡し，原告は，この判決に控訴をした。被告Ａ及び原告は，同年１１月２１日，前訴の控訴審（知的財産高等裁判所平成２６年（ネ）第１００６０号）において，次のア～ウを内容とする裁判上の和解（以下「本件和解」という。）をした。（争いのない事実，甲１２）。なお，原告は，本件訴訟において，本件和解の無効は主張しないと述べた。
ア原告は，被告Ａに対して本件解決金として３２０万円の支払義務があることを認め，これを分割して支払う（ただし，期限の利益を喪失したときは３７６万円から既払金を控除した残額及び遅延損害金を支払う）（１～４項）。
イ被告Ａはその余の請求を放棄する（５項）。
ウ被告Ａ及び原告は本件に関して和解条項に定めるもののほか何らの債権債務がないことを相互に確認する（６項）。
⑸第１契約の解除
原告は，被告Ａに対し，本件訴状をもって第１契約を取り消す又は解除する旨の意思表示をし，本件訴状は平成２８年６月１７日に被告Ａに送達された（当裁判所に顕著な事実）。


⑹被告らによる消滅時効の援用
平成２９年４月１２日の本件第２回弁論準備手続期日において，被告Ａは第１契約締結に関する自己決定権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権につき，被告Ｂは第２契約締結に関する自己決定権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権につき，それぞれ原告に対して消滅時効を援用するとの意思表示をした（当裁判所に顕著な事実）。
３争点
⑴第１請求関係
ア第１契約締結に係る錯誤，詐欺又は情報提供義務違反の有無
イ損害又は利得の発生及びその額
ウ本件和解に基づく第１請求の遮断の可否
エ第１請求の訴訟上の信義則違反該当性
オ不法行為に基づく損害賠償請求債権の消滅時効の成否
⑵第２請求関係
ア第２契約締結に係る共同不法行為の成否（脅迫，詐欺又は情報提供義務違反の有無及び共同性）
イ損害の発生及びその額
ウ第２請求の訴訟上の信義則違反該当性
エ消滅時効の成否
４争点についての当事者の主張
⑴争点⑴（第１請求関係）について
ア第１契約締結に係る錯誤，詐欺又は情報提供義務違反の有無
（原告の主張）
被告Ａは，原告代表者に対し，第１契約締結前の平成２０年１１月半ば頃には本件特許が「世界中で使える特許」である旨を述べ，その後も「ＰＣＴの加盟国であればプロテクトされる」，「ドイツはＰＣＴの加盟国だから大丈夫」と述べ，平成２０年１２月頃から平成２１年１月頃には，原告代表者に対して本件特許が国際出願特許であり，ルームクリエータが本件発明の技術的範囲に属するものであるため，ライセンス料を支払うように要求した。このように，被告Ａは原告に対して①本件発明が日本国以外の国で権利化されていること，②ルームクリエータが本件発明の技術的範囲に属することを述べた。ルームクリエータを海外でも販売する意向を有していた原告はこれらを信じたため第１契約を締結した。しかし，被告Ａは，平成１７年６月１６日に本件発明につき特許協力条約に基づく国際出願（以下，「ＰＣＴ国際出願」ということがある。）をしたが，平成２０年７月１６日までに国内移行したドイツ及びヨーロッパ特許庁に対する各特許出願を取り下げ，国際特許出願は存在しなくなっていた。また，ルームクリエータは本件発明の技術的範囲に属しない。したがって，上記①及び②は虚偽である。
被告Ａは，㋐上記①及び②が虚偽であり，原告がこれを知らないこと及び第１契約を締結する必要がないことを認識しながら上記①及び②の旨を述べ，それらが虚偽であることを説明しなかった。
また，被告Ａは，㋑原告がルームクリエータを海外において販売する意向を有する一方で上記①及び②が虚偽であると知らないことを認識し得た。そして，被告Ａが本件発明の分野の専門的知識及び経験を有するのに対して原告代表者が情報劣位者であるところ，上記の知識経験を有する被告Ａには社会的責任があること，他人の財産権や営業活動の自由といった重要な法益を侵害しないように当然に配慮が求められること（他者加害禁止の原則）に照らせば，上記①及び②が虚偽であることを原告に説明する義務があった。それにもかかわらず，被告Ａはその説明をしなかった。被告Ａの上記㋐の行為は詐欺に，上記㋑の行為は情報提供義務違反に当たり，原告は上記の錯誤に陥った状態で第１契約を締結したことになるから，第１契約は錯誤無効であるか，詐欺を原因として取り消し得るものであるか，上記義務違反の債務不履行に基づき解除し得るものである。
（被告Ａの主張）
被告Ａは，原告代表者に対し，時期は定かでないがルームクリエータが本件発明の技術的範囲に含まれる旨の発言（上記②）はしたが，本件発明が日本国以外の国で権利化されている旨の発言（上記①）はしていない。
被告Ａは，本件発明についてはＰＣＴ国際出願を行ったが，国内移行手続の期限を徒過した結果，日本国内でのみ特許出願を維持し，権利化されているものであり，その旨は原告代表者に説明していた。上記のＰＣＴ国際出願の経過は公開情報であり，原告代表者においても容易に確認し得ることであるから，原告が主張するような稚拙な欺罔行為を行うはずがない。
事業者間の契約においては各当事者は対等な関係にあり，一方当事者に説明義務が課されることはなく，むしろライセンス契約を締結しようとする者は対象となる特許発明の内容，技術的範囲について検討することが実務上当然の義務であり，被告Ａには原告が主張する情報提供義務はない。
したがって，被告Ａの行為が詐欺になることはないし，原告に錯誤は生じていなかった。仮に原告が第１契約締結時に本件特許が海外において権利化されていて，また，ルームクリエータが本件発明の技術的範囲に属さないのにそれが属するとの認識を有していたとしても，上記のとおりＰＣＴ国際出願の経過は公開情報であって容易に確認し得ることに加え，本件発明の内容等を調査することも可能であったことからすれば，上記の認識に至った錯誤については重過失があったといわざるを得ない。
イ損害又は利得の発生及びその額
（原告の主張）
原告は第１契約に基づき平成２１年１月１４日から平成２３年１１月１日まで総額１６３５万５４２５円を支払った。第１契約は本件特許権の許諾を目的とするもので原告は本件特許権のライセンス料として同支払をしたのであり，同額について，原告の損失の下，被告Ａは法律上の原因なくこれを取得した。また，第１契約を締結するか否かについての原告の自己決定権が侵害されたことにより，原告は同額について損害を被った。
（被告Ａの主張）
第１契約の主な目的は被告Ａから原告に対する技術指導をして原告の製品開発をサポートすることであるから，仮にルームクリエータが本件発明の技術的範囲に属さないとしても，その他の債務は履行され，その結果として原告はルームクリエータを製造販売することができたから，第１契約の目的は達成された。したがって，原告に損失，損害は生じていない。
ウ本件和解に基づく第１請求の遮断の可否
（被告Ａの主張）


前訴において，第１契約及び第２契約に基づく金銭の支払が請求され，第１契約及び第２契約が錯誤又は詐欺取消しにより無効になるかが争点となったところ，前訴の第１審判決は，第１契約及び第２契約がいずれも有効であるとして被告Ａの請求を認容した。本件和解においては，上記判決を踏まえ，控訴審裁判所と当事者間での複数回にわたる協議を経て，第１契約の対価の一部である２５０万円と第２契約に基づく対価とを分けず，第１契約及び第２契約の対価につき一定の減額をする代わりに残余の部分を原則として放棄する旨の合意をして，「本件に関し，本和解条項に定めるもののほか，何らの債権債務のないことを相互に確認する」との定めを置いた。したがって，第１請求の根拠となる債権は存在しない。
（原告の主張）
前訴は東京地方裁判所の知的財産権部において審理されたところ，日本国外における権利化の可能性の消滅は同部にとって顕著な事実であるし，真実発見の見地から証拠の提出がなくても当然に裁判所が調査すべきであった。それにもかかわらず，この消滅の事実を認定し，第１契約の実体法上の瑕疵について審理された形跡がない。この審理がされていれば結論が逆転する高度の蓋然性があった。また，第１契約の法的性質の判断に必要不可欠な証拠である原告と被告Ａとの指導契約書（甲４）の取調べもされなかった。さらに，第１契約の錯誤無効等については審理されなかったし，第２契約に関する錯誤無効等の主張に対し，表意者である原告の錯誤について被告Ａが悪意であったにもかかわらず，重過失の主張は制限されずに審理された。
このように，前訴においては，訴訟の帰趨を左右する主要な争点について主張立証が尽くされず，裁判所による釈明もされていないから，原告につき実質的に手続保障が充足されていない。
また，被告Ａは，前訴において，信義則上，事案の解明に協力しなければならなかったのに，事実を秘匿するなどしてこれを怠った。これらによれば，本訴における原告の主張が遮断されるとすると，原告の被る損害が余りに大きく，著しく公平を害するのであり，本件和解によって原告の主張が遮断されることはない。
エ第１請求の訴訟上の信義則違反該当性
（被告Ａの主張）
前訴においては，第１契約が錯誤又は詐欺取消しにより無効になるかが争点となった。原告は，第１契約の有効性について主張するように裁判所から促されたにもかかわらず，第１契約ではなく第２契約について詳細に主張するのみで，第１契約の有効性については争うことを放棄したか，主張を撤回したものであることからすると，第１契約の有効性に関して手続保障が尽くされたことは明らかである。こうした事情に加えて，本訴で新たに提出された証拠（甲３～６，９，１０，１４，１７，２１，２４等。枝番は省略する。）につき前訴で提出できなかった事情はないことに照らせば，本件訴訟は前訴の蒸し返しであり，その提起が訴訟法上の信義則に違反することは明らかである。
（原告の主張）
前記ウ（原告の主張）と同じ。
オ不法行為に基づく損害賠償請求債権の消滅時効の成否
（被告Ａの主張）
原告は，遅くとも平成２３年１１月までには，ルームクリエータが本件特許では全く保護されないと被告Ｂから告げられたことにより，第１請求に係る不法行為に関する損害及び加害者を知ったから，上記不法行為に基づく損害賠償債務は，平成２６年１１月末日の経過によって消滅時効が完成し，その援用によって消滅した。本訴の提起は平成２８年６月２日であるから，上記消滅時効は中断しない。
（原告の主張）
原告は，平成２６年１１月２１日に本件和解をした時点で初めて損害の発生を具体的に認識したから，本訴提起時までに消滅時効期間は経過していない。同年３月１２日の弁理士の意見書作成時点では具体的な認識はしていないが，仮に認識していたとしても，同様に消滅時効期間は経過していない。
加えて，被告Ａの行為が悪質であること，第１契約の締結によって１６００万円を超える高額な負担を強いられて原告の経営が窮状にあり，原告の損害が重大であって権利保護の必要性が高いことからすれば，被告Ａの消滅時効の主張は信義則に反する。
⑵争点⑵（第２請求関係）について
ア第２契約締結に係る共同不法行為の成否（脅迫，詐欺又は情報提供義務違反の有無及び共同性）
（原告の主張）
被告Ｂは，①原告代表者に対し，平成２３年１２月２日，平成２４年３月４日，同年４月１６日，同年５月２７日，第２契約を締結しないと，ルームクリエータに対する差止めの仮処分命令が簡単に発令され，原告の存続にとって危機的状況に至る高度の蓋然性がある旨の記載がある電子メールを送信し，原告代表者を畏怖させた。また，②原告代表者に対し，被告Ｂは，平成２３年１１月１６日頃，本件特許が国際出願特許でないこと，ルームクリエータが本件特許では保護されないかもしれないことを示唆し，これに基づいて原告は被告Ａに対する支払を停止したが，平成２４年３月頃には本件特許で保護できること，訴訟提起したら逆に仮差止請求され，１～２年間は製品の製造ができないこと，その場合に会社がどうなるかについては「下町ロケット」を読むべきこと，現在進行中のプロジェクトが崩壊してしまうこと，業界から締め出されることなどを発言し，かつ，「下町ロケット」の書籍を送付して，使用料の支払を求めた。
上記①及び②の言動は原告代表者に対する強迫又はこれに準じる行為である。裁判実務において侵害差止めの仮処分命令が容易に発令されないことを被告Ｂは熟知していたはずであるし，熟知しなければならないにもかかわらず上記の言動をしたものであるから，上記の言動には高度の違法性がある。
被告Ｂは第２契約当時において約３０年の経験を有する弁理士であり，そうした豊富な経験を有する専門家から上記の旨が告知されれば，畏怖して冷静な判断能力を欠き，契約を締結するに至るのが通常であるから，被告Ｂは，原告代表者を畏怖させ，これによって第２契約締結の意思表示をさせることにつき故意があった。


また，被告Ｂは，原告代表者が被告Ｂに比べて特許権に関する情報量及び知識につき情報劣位者であったところ，弁理士は弁理士法３条に照らして高度の公共性，公益性を担う専門家として社会的責任を負っていること，前記の他者加害禁止の原則に照らせば，原告代表者に対して正確な情報を提供する義務があった。ところが，上記②のとおりの言動をした。仮に被告Ｂが平成２３年１１月頃の時点でルームクリエータが本件発明の技術的範囲に属しないことを認識していたのであれば，虚偽の情報を提供したことになり，被告Ｂは，この点につき故意を有していた。仮にその後に認識を改めたのであっても，弁理士として技術的範囲の属否を慎重に調査する義務を怠ったことになるから，上記の正確な情報を提供する義務を怠った。
原告は，こうした被告Ｂの行為により，国外における権利化の可能性が消滅した本件特許に対してライセンス料を支払い，国内においても通常実施権の許諾を得る必要性がないため第２契約を締結する必要がなかったにもかかわらず，第２契約を締結させられた。
被告Ａは，③本件特許が国際出願特許でなく，ルームクリエータが本件発明の技術的範囲に属しないことを知っていたにもかかわらず，原告に対して虚偽の情報を提供し続けた。すなわち，前記⑴ア（原告の主張）のとおり第１契約締結時までに虚偽の発言をし，同締結後にも「僕の特許は世界特許だ。」，「世界中で使える特許だ。」，「ＰＣＴ加盟国であれば保護される。」と述べ，平成２３年７月の訪米の際に，原告会社のビジネスパートナー等に対して本件特許が世界特許である旨，虚偽の事実を吹聴していた。また，被告Ａは，④原告代表者が第１契約に基づくライセンス料の支払を停止した後もその支払を求め，被告Ｂにその請求の代理権を授与し，本件特許権に係る専用実施権を設定し，更には第２契約に基づき受益の意思表示をした。
上記③のとおり，被告Ａは，積極的に虚偽の情報を提供し続け，原告代表者を誤信させており，こうした行為は高度の違法性がある。上記③及び④からすれば，上記行為につき被告Ａに故意があること，被告Ｂの行為と併せて全体として１個の行為と認められる程度の一体性（客観的関連共同性）があることは明らかである。
（被告Ａの主張）
否認する。前記⑴ア（被告Ａの主張）のとおり，上記③の虚偽の情報を提供した事実はない。
（被告Ｂの主張）
被告Ｂは，前記①のメールは送信したが，②のような発言はしていないし，書籍を送付していない。被告Ｂは，原告代表者から，本件特許が国際出願期間を徒過してその効力がないことから被告Ａを詐欺罪で訴えるつもりであるとして協力を求められたのに対し，これを断り，前記①のとおり，原告と被告Ａが長期間にわたって製品を開発し，プロジェクトが進行しているところ，被告Ａに対して原告が反旗を翻せば，仮にルームクリエータの構造が本件特許権に抵触しなくても，本件特許権に基づく警告，侵害訴訟又は仮差止命令の申立てがされるリスクがあることから，その旨を伝えたものである。したがって，被告Ｂの言動は強迫に当たらない。原告の主張する情報提供義務につき，第２契約は日本国内における通常使用権についての契約であり，原告代表者は，このことを理解しており，外国での類似商品の販売に対抗することができるかについて錯誤が生じる余地がないから，この点についての告知義務はない。また，原告が従前から被告Ａから日本国内における通常使用権の許諾を受けており，訴訟等の公的な有権解釈がない状況では本件発明の技術的範囲へのルームクリエータの属否を容易に判断できないから，被告Ｂが第２契約が必要であると判断したことについて過失はなく，警告や侵害訴訟，仮差止めのリスクを説明しない方が不誠実である。
さらに，第２契約は日本国内における通常使用権についての契約であり，国際出願特許とは無関係である。また，第２契約の内容は第１契約締結後にライセンス料の値下げを求めていた原告の意向に沿ったものであり，かつ，その当時音楽業界の有力者とのプロジェクトが進行していたから，被告Ｂの関与の有無にかかわらず第２契約が締結されたとしても不思議でない。したがって，被告Ｂの言動と原告による第２契約締結の意思表示との間に因果関係はない。
イ損害の発生及びその額
（原告の主張）
第２契約を締結するか否かについての原告の自己決定権が侵害されたことにより，原告は，第１契約に基づく未払報酬２５０万円（第２契約５条３項）及び通常実施許諾（同５条１項）の対価の支払を約することとなり，その後，本件和解により解決金３２０万円を支払わざるを得なくなった。上記解決金は，第１契約に基づく未払報酬相当額２１２万７６６０円及び通常実施許諾の対価相当額１０７万２３４０円にそれぞれ割り付けられる。
（被告Ａの主張）
本件和解は有効であるから，解決金相当額の支払債務を負うことが損害となることはない。
（被告Ｂの主張）
本件和解は第２契約とは別の合意により成立したものであり，かつ，有効であるから，原告が主張する損害は不法行為による損害でない。
ウ第２請求の訴訟上の信義則違反該当性
（被告らの主張）
前記⑴イ（被告Ａの主張）のとおりの本件和解に至る事情及び本件和解の内容に照らせば，原告の第２請求は事実上前訴の蒸し返しにすぎず，信義則上許されない。
（原告の主張）
前記⑴ウ（原告の主張）と同じ。
エ消滅時効の成否
（被告Ｂの主張）
原告が主張する被告Ｂの不法行為は遅くとも平成２４年５月１日以前の行為であるから，上記不法行為に基づく損害賠償請求債務は，平成２７年５月１日の経過により消滅時効が完成し，その援用により消滅した。本訴の提起は平成２８年６月２日であるから，上記消滅時効は中断しない。
（原告の主張）
消滅時効期間が経過していないことは，前記⑴オ（原告の主張）のとおりである。
加えて，被告Ｂの行為は，強迫又はそれに準じたものであり，本件発明の技術的範囲についての検討を怠っている点で帰責性が大きく，原告が従前から相談をしていた間柄の者の言動であった点で原告の権利行使を阻害する程度が大きく，弁理士法２９条，３１条に違反する点で違法性が大きい。そして，第２契約による原告の損害が重大であって権利保護の必要性が高いことからすれば，消滅時効の主張は信義則に反する。
第３当裁判所の判断
事案に鑑み，争点⑴ウ，エ及び⑵ウから判断する。


１争点⑴ウ（本件和解に基づく第１請求の遮断の可否），争点⑴エ（第１請求の訴訟上の信義則違反該当性）及び争点⑵ウ（第２請求の訴訟上の信義則違反該当性）について
⑴事実関係
前記前提事実⑷によれば，前訴控訴審における裁判上の和解である本件和解は，①原告が被告Ａに対して本件解決金として３２０万円の支払義務があることを認めてこれを分割して支払う（ただし，期限の利益を喪失したときは３７６万円から既払金を控除した残額及び遅延損害金を支払う）こと（１～４項），②被告Ａはその余の請求を放棄すること（５項），③被告Ａ及び原告は本件に関して和解条項に定めるもののほか何らの債権債務がないことを相互に確認すること（６項）などを内容とするものであった。加えて，後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。ア前訴は，被告Ａの原告に対する第１契約に基づく対価２５０万円及び遅延損害金の支払，第２契約に基づく本件特許権の通常実施権許諾の対価合計１２６万円及び遅延損害金の支払を各請求とする訴えであった（甲２）。イ前訴においては，少なくとも㋐第２契約が原告の錯誤により無効となるか，㋑上記錯誤につき重過失があるか，㋒第２契約が被告Ｂの原告に対する詐欺取消しにより無効となるかが争点となった。原告は，前訴において，ルームクリエータが本件発明の技術的範囲に属していないことから，第２契約が錯誤によって無効であり，詐欺により取り消すことができることを主張したが，第１契約については，原告の請求する２５０万円が原告の被告に対するアドバイスの対価としてのみ支払ったものではなく，本件特許権の実施許諾の対価として支払ったものでもあると主張する一方，錯誤や詐欺取消しによる無効の主張は行わなかった。（甲２，乙３の１～４，４の１・２）
ウ東京地方裁判所は，前訴において，第１契約及び第２契約の成立を認め，上記の争点㋐につき原告の主張する錯誤は動機の錯誤であって表示がされていない，争点㋑につき原告に重過失がある，争点㋒につき詐欺取消しの主張は理由がないと判断し，原告の請求を認容する判決をした（甲２）。
⑵上記各争点について
ア上記⑴の事実関係によれば，本件和解において，「本件」，すなわち被告Ａの原告に対する第１契約及び第２契約に基づく対価及び遅延損害金の支払の各請求権の存否を巡る原告及び被告Ａの争いにつき，解決金３２０万円等の支払債務のほかに債権債務のないことを確認することが約された。前訴においては，第１契約及び第２契約の効力自体も争いの目的であるといえ，この点に関し和解条項に定められた債務のほかに債権債務がないことが原告及び被告Ａの間で確認されたと認められる。
本件における第１請求は，①第１契約の錯誤無効，詐欺取消し若しくは情報提供義務違反による解除を理由とする不当利得返還請求権又は②上記詐欺若しくは情報提供義務違反により契約締結に関する原告の自己決定権が侵害されたことを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権である。イ上記①の不当利得返還請求権は，第１契約が無効であることを前提とする権利である。前記のとおり，本件和解によって第１契約の効力も含めた法律関係が確認されたといえるから，本件和解により，上記不当利得返還権が存在しないことが確認されたといえる。
したがって，上記不当利得返還請求権は存在しないと認められる。ウ他方，上記②に関する自己決定権の侵害は第１契約の効力と直接関係するものではないことからすると，上記②の損害賠償請求権は前訴における直接の争いの目的であるとは直ちにはいえず，本件和解によって上記損害賠償請求権が存在しないことが確認されたと直ちにいうことはできない。しかし，本件和解は，前記⑴アの請求に対し，同イ，ウの審理判断がされ，その後控訴審における当事者の主張を経た後にされたものであるから，当事者間には，少なくとも，第１契約に基づく対価請求権について，それ自体の存否や額に直接関わる争いに限らず，同請求権を実質的に覆し得る争いがその後に生じないとの期待が生じたというべきである。前記②の損害賠償請求権は，第１契約締結に当たって詐欺又は情報提供義務違反により契約締結に係る自己決定権侵害が生じ，これにより第１契約の対価相当額の支払を余儀なくされて同支払額と同額の損害が生じたことにより発生したというものであり，上記詐欺又は情報提供義務違反，損害の各要件において前記①の不当利得返還請求権の発生要件と実質的に重なるものである。また，仮にこの権利が認められれば上記対価請求権が実質的に否定されるものである。
これらに照らせば，原告が前記②の損害賠償請求権を主張することは，前記②に係る権利主張がされないとの期待に反するものとして信義則上許されないと判断するのが相当である。
エまた，前訴においては，第２契約の効力も含めた法律関係が本件和解により定められたといえ，本件和解により，原告から被告Ａに対する第２契約の効力がないことを前提とする不当利得返還権が存在しないことが確認されたといえる。
第２請求のうち被告Ａに対するものは，第２契約における原告の自己決定権の侵害に基づくもので，前訴における直接の争いの目的であるとは直ちにはいえないものであるが，第２契約の効力がないことを前提とする不当利得返還請求権と発生要件が実質的に重なるといえるものであり，また，第２契約に基づく原告の対価請求権を実質的に否定するものである。そして，前訴の審理及び本件和解により第２契約の対価請求権の存否・額及びこれを実質的に覆し得る争いがその後に生じないとの当事者の期待が生じたというべきことに照らせば，第２請求のうち被告Ａに対する損害賠償請求は信義則上許されないとするのが相当である。
第２請求のうち被告Ｂに対するものは，本件和解が原告及び被告Ａとの間でされたものであって，被告Ｂとの間では効力を生じないことに照らすと，上記において説示したところが当てはまらないから，その権利主張が信義則上許されないと判断することは相当でない。


オこれに対し，原告は，前訴において，①㋐第１契約の有効性に関して本件発明の日本国外の権利化の可能性の消滅の事実を裁判所が調査してこれを認定しないなど十分な審理がされず，㋑第１契約の法的性質について十分な審理がされず，㋒第２契約の錯誤無効の主張について被告Ａが悪意であるにもかかわらず原告の重過失の有無の審理をしたものであって，手続保障が十分でないから，本件和解につき当事者である原告に対する拘束力がなく，また，②被告Ａが前訴において事案解明に協力する信義則上の義務に反して事実を秘匿するなどしたから第１請求及び第２請求は信義則違反に当たらないと主張する。
しかし，和解契約は当事者の合意によってのみ成立し，これにより拘束力（民法６９６条）が生じるものであって，この理は，裁判上の和解においても異ならない。また，上記㋐について，特許出願手続の状況に関する事実は，法令上，当然には訴訟記録に含まれず，裁判所に通知等がされるものでないのであって，裁判所が当然に認識する事実ではないから，これを裁判所に顕著な事実とみることはできないし，法令上，裁判所が職権で調査する権限があるとも解し得ず，前訴において原告に対する手続保障がされていなかったとはいえない。上記㋑及び㋒については，いずれも原告において少なくとも前件訴訟の控訴審においては本件和解をするまでに主張することができた事情等であることがその内容から明らかであり，そうであるにもかかわらず原告が本件和解をした以上，それらの事情等によって本件和解の効力が影響を受けるとは解されない。また，上記②について，被告Ａが事実を秘匿したと認めるに足りる証拠はない。以上によれば，原告の上記主張はいずれも採用できない。
⑶小括
したがって，第１請求は，その余の点を判断するまでもなく理由がない。また，第２請求のうち被告Ａに対するものも同様に理由がない。２争点⑵ア（第２契約締結に係る共同不法行為の成否（脅迫，詐欺又は情報提供義務違反の有無及び共同性））について
⑴事実関係
括弧内の証拠（〔〕は直前に示した証拠の関係ページ番号を示す。以下同じ。）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。ア被告Ａは，被告Ｂを代理人として，平成１７年６月１６日，本件発明について，少なくとも日本，ドイツ及び欧州特許庁を指定国として，ＰＣＴ国際出願をした。この出願は平成１８年１２月２１日に国際公開（国際公開番号WO2006/134654）がされたが，平成１９年１２月１８日にはドイツ特許庁に対する出願が，平成２０年７月１６日には欧州特許庁に対する出願がそれぞれ取り下げたものとみなされた。（甲１，１４，被告Ａ本人）イ原告代表者は，遅くとも平成２０年１０月頃から平成２１年１月頃にかけて被告Ａと面会し，被告Ａから本件発明について説明を受けた。（原告代表者，被告Ａ本人〔５〕）
原告は，同月頃に被告Ａとの間で第１契約を締結し，ルームクリエータの開発を行い，被告Ａに対して本件発明に係る特許のライセンス料等の支払を始めた（甲５の１・２，原告代表者〔３〕）。被告Ｂはルームクリエータの販売プロジェクトのメンバーであった（原告代表者〔９〕）。ウ原告は，平成２１年春頃にはルームクリエータを完成させ，同年６月頃，「２１ｍｍ厚で，素材は全て安全な素材を使用。脳の先端研究から成果を応用，聴覚を守ります。（欧州の医学者の特許ライセンス製品）」などと記載したパンフレットを作成し，さらに，同年後半には日本国内で販売代理店を設けるなどしてこれを販売し始めた（甲９の１，原告代表者〔１５，１９〕）。また，原告は，平成２２年から平成２４年頃には，ルームクリエータにつき，「吸音構造」「国際特許審査請求中」「国際公開番号WO2006/    134654」との記載を含むパンフレットを作成した（甲９の２）。エ原告は，平成２３年４月８日，米国を除く全ての指定国については原告を，米国においては原告代表者を出願人とし，福岡県に事務所を有する弁理士を代理人として，発明の名称を「吸音材積層構造」との名称の発明につきいわゆるＰＣＴに基づく国際特許出願をした（甲１３，原告代表者〔１２〕）。
オ被告Ａは，原告代表者に同行して，平成２３年７月頃に訪米し，本件発明について英語で音響テストや説明を行った。上記音響テストの際，被告Ａは，「ＭＹＰＡＴＥＮＴ」と発言した。原告は，その頃，米国において法人を設立し，米国においてルームクリエータの販売を開始した。（甲３１，乙イ８の１〔４〕，原告代表者〔６，１９，２０〕，被告Ａ本人〔９〕）
カ被告Ａは，原告代表者に対し，平成２３年１１月２２日，「Ｃ会長は，私がアメリカの特許を申請中だと誤解していました。Ｄさんには，特許の申請国は，日本だけだと最初に説明しています。ＵＳのショーに出すときにも言いました。」などと電子メールで伝えた（乙イ６の１）。キ原告は，第１契約に基づく「ライセンス料」名目等の対価につき，平成２３年１２月分及び平成２４年１月分の支払をしなかった。被告Ａは，同月２２日頃，原告代表者が「ロイヤリティーと薬品代」を支払い，謝罪と説明をしない限りは第１契約の内容に関する話し合いに応じないし，本件発明の実施も認めないとの意向を被告Ｂに伝え，被告Ｂがこれを原告代表者に伝えており，また，同月２３日には，原告が何らの通告なく「ロイヤリティー」を支払わないから，契約はなくなったとみなしてよいと思うという考えを被告Ｂに伝えていた。（甲５の１・２，３０の１・２）
被告Ｂ
（甲２２の１～４）を送信した。
平成２３年１２月２日
「契約が決裂したら，Ｄさん自身が，社長としての資質があるのか問われる事態となり，上場どころの話ではなくなります。上場を目指すなら，私憤を押さえてでも，この契約を最低限まとめなければなりません。謂わば，社運がかかっているのです。Ｄ社長の振る舞い如何によっては，これまでの関係者・・・の行為を全部根底から，裏切ることになります。そのことを十分納得いただかないと，ハウス１１９が上場しないまでも，その内紛に乗じて，ヤマハあたりが食指を伸ばすことも考えられます。すなわち，リバースエンジニアリングを使い，且つＡを抱き込む。そう
いうリスクをＤ社長は全く考えてないのでは？」
平成２４年３月４日


被告Ａ「を怒らせては，このプロジェクト全体が根底から崩れる（・・・など色々な方がハウス１１９へどれだけ注力しているか，またハウス１１９社員全体の生活がかかっている）ことを，よく考えてお決めください。特許侵害訴訟での仮差し止め命令の怖さは，本案（侵害訴訟）の結論（判決）がでる前に製造販売が全てストップされることで会社の資金繰りが成り立たなくなること（・・・ストップされて１～１．５年くらいの資金繰りは持ちますか？），代理店から製品を出せないことによる訴訟を反対に起こされる可能性があること（この場合加盟店料やその他の損害賠償が請求されます），また訴訟を起こされたことによる風評被害により取引が一気に減ること，さらにはその風評被害によりブランド力がゼロ乃至マイナスに陥ること・・・など，沢山の問題をかかえることになることです。詳しくは「下町ロケット」をお読みください。」
平成２４年４月１６日
「やはり前提として，Ａとの契約はｍｕｓｔでしょう。」
平成２４年５月２７日
「今回，Ａの特許の専用実施権をいただき，御社に通常実施権を許諾・・・したわけです。」「解約にいたった場合，特許法上，特許権者（Ａ）も侵害差し止め請求並びに借り差し止め請求も，可能です（損害賠償請求はできませんが）。そうなると，例の「下町ロケット」のようになることもあります。」
ク被告Ｂは，被告Ａから，平成２４年４月１９日，本件特許権につき専用実施権の設定を受け，原告との間で，同年５月１日，第２契約を締結した（前記前提事実⑶）。その際，原告代表者は，本件発明の出願経過や技術的範囲について弁理士，弁護士等の専門家に相談することはなかった（原告代表者〔１２〕）。
ケ原告代表者は，平成２４年７月４日にＥ氏から同人の関係者が本件特許発明では現行の吸音材をカバーできないとの見解が示された旨を伝えられ，同月１５日，被告Ｂに対し，本件特許でルームクリエータが保護されるのかにつき全国の原告の代理店から質問を受けることがあること，今回も専門家から疑問が呈されたこと，前年１１月に被告Ｂからの指示に基づいて照会した弁理士からも本件特許でルームクリエータが全く守られないという意見をもらっており，訴訟提起されるか心配であることなどから，ルームクリエータが被告Ａの理論と関係ないことが必ず見破られると考えていることを伝え，今後の対処方針を尋ねた。これに対し，被告Ｂから，このような質問自体が第２契約７条に抵触するものであり，原告代表者の資質に強い疑問を感じる旨の返答があったことから，原告代表者は，上記の心配が現実化したと考えたので相談したのであり，そうした返答に困惑していることを伝えた。（甲２７の１～４）
⑵被告Ｂの行為について
ア原告は，①被告Ｂが前記⑴キの電子メールを送信したこと，②被告Ｂがルームクリエータを本件特許で保護できる，訴訟提起したら逆に仮差止め請求され，１～２年間は製品の製造ができない，その場合に会社がどうなるかについては「下町ロケット」を読むべきである，現在進行中のプロジェクトが崩壊してしまうこと，業界から締め出されるなどと発言し，かつ，「下町ロケット」の書籍を送付して，使用料の支払を求めたことが強迫等に当たると主張し，原告代表者は同旨を供述する（原告代表者〔９，１０〕）。
ここで，上記②の発言及び書籍の送付がされたことを裏付ける客観的な証拠はない。もっとも，上記②の発言及び書籍の送付は上記①の内容と同趣旨のものと解され，前記⑴キの電子メールの送信が認められることから，上記電子メールの内容について被告Ｂの行為が強迫等に当たるか否かを検討する。
上記電子メールの内容は，原告が本件特許権に関する契約を締結しなかった場合，進行中のルームクリエータ開発プロジェクトが破綻するおそれや，原告又は原告代表者の社会的信用が失われるおそれ，原告の経営が立ちゆかなくなるおそれがあることを示唆しており，この点において原告や原告代表者に対する害悪の告知の趣旨が含まれている。しかし，前記⑴の事実関係によれば，被告Ｂは，ルームクリエータの開発プロジェクトの関係者であったところ，これに関係する第１契約の対価を原告が支払わず，被告Ａがこれに不満を抱いていることを知ったことから，上記プロジェクトの継続のため，原告に対して本件特許の実施権に関する契約を締結するよう説得をする目的で上記電子メールの送信等を行ったものと認められる。また，被告Ｂが伝えた内容を見ると，被告Ａが本件発明の実施を認めなければ当該実施の差止め訴訟等の法的手段が講じられるおそれがあること，プロジェクトが継続できなければ原告の経営が立ちゆかなくなり，信用が失われることは，原告がそれまで第１契約に基づき被告Ａに対してライセンス料等を支払い，ルームクリエータのパンフレットにも本件発明に係る特許出願に関する番号を記載するなどしていた当時の状況に照らしても，いずれも起こり得る事象といえるものであるから，そのような内容を原告に告げることが事実に反するものとは認められない。そうすると，上記①の内容の電子メールの送信は，その目的，手段の両面に照らしても，社会通念上相当な程度を越えたものと評価し得ないから，これが原告又は原告代表者に対する強迫であるということはできない。なお，仮に上記②の言動が認められたとしても，その言動は上記の電子メールと同趣旨のものといえ，それが原告又は原告代表者に対する強迫であるということはできない。
イまた，原告は，前記②の言動につき，原告代表者が被告Ｂに比べて特許権に関する情報量及び知識につき情報劣位者であったところ，弁理士は弁理士法３条に照らして高度の公共性，公益性を担う専門家として社会的責任を負っていること，他人の財産権や営業活動の自由といった重要な法益を侵害しないように当然に配慮が求められることを理由に，被告Ｂに情報提供義務があり，この義務に違反したと主張する。


しかし，原告は室内の装飾や建材等に関する企画や製造等を業務とする会社であり，現にルームクリエータを製造，販売していた（前記前提事実⑴ア）。そうした事業者がその事業の展開に当たって契約を締結しようとするとき，契約に関する情報を有する程度が他方当事者に比べて乏しかったとしても，当該他方当事者が何らかの情報を提供する義務が当然にあるとする法的根拠は見当たらない。特に，原告は，被告Ｂ以外の弁理士を通じて特許出願をしたこともあり，また，他の者から本件発明の技術的範囲につき疑問が呈されたこともあったこと（前記⑴エ，ケ）からすれば，調査等により上記範囲につき情報を得ることが可能であった。これらに照らせば，被告Ｂに上記の義務が生じると認めることはできない。また，被告Ｂは弁理士であり（前記前提事実⑴イ），原告は，弁理士として被告Ｂはルームクリエータの本件発明への技術的範囲の属否を慎重に調査する義務があったと主張するが，弁理士においてそのような調査を受任していないにもかかわらず一般的に行う義務があるとは解されず，被告Ｂが原告から具体的な業務を受任していたとは認められないから，被告Ｂに上記の義務があると認めることもできない。さらに，上記に述べた事情に照らせば，原告が主張する他者加害禁止の原則（他人の財産権や営業活動の自由といった法益を侵害しないように配慮が求められること）によって被告Ｂに具体的に法益侵害の結果を予見し，これを回避する義務が生じるとは解されない。
したがって，原告の主張する情報提供義務が被告Ｂにあったということはできない。
⑶被告Ａの行為について
ア原告は，ルームクリエータが本件発明の技術的範囲に属しないことを知りながら行った被告Ａの第１契約締結時までの①本件特許が「世界中で使える特許」である，「ＰＣＴの加盟国であればプロテクトされる」，「ドイツはＰＣＴの加盟国だから大丈夫」との本件発明が日本国以外の国で権利化されている趣旨の各発言及び②ルームクリエータが本件発明の技術的範囲に属するとの発言，第１契約締結後の③「僕の特許は世界特許だ。」，「世界中で使える特許だ。」，「ＰＣＴ加盟国であれば保護される。」，本件特許が世界特許である旨の各発言及び④第１契約に基づくライセンス料の支払要求，第２契約に基づく受益の意思表示等が原告に対する欺罔行為に当たると主張し，原告代表者は上記各発言があったと供述（原告代表者〔２，６〕）又は陳述書に記載（甲３４）する。
イしかし，被告Ａは「ＭＹ    ＰＡＴＥＮＴ」との発言及び上記④の支払要求につき認める一方で上記各発言を否定する供述をする。本件の証拠上，本件発明が日本国以外の国で権利化されている旨を被告Ａが記載した文書はない。
また，前記⑴カ～ケの事実関係によれば，第１契約締結後，被告Ａが原告代表者に対して本件発明に係る特許出願先が日本に限られると説明したことを明確にしたことがあったのに対し，原告代表者がこれに対して何らかの異議を唱えたことはうかがわれない。そして，原告は，第１契約を継続したのみならず第２契約の締結に至り，更には被告Ｂに対して本件発明の技術的範囲について相談する一方でＰＣＴ国際出願が維持されているか否かについては何らの事実確認もしなかった。仮に原告が第１契約締結の際に本件発明が日本国以外の国で権利化されている趣旨を被告Ａから告げられ，これを第１契約締結の動機としたのであれば，これと矛盾する被告Ａの言動に対して何らかの事実確認等をするといえるから，上記の原告の行動は被告Ａによる発言後の行動として不自然である。以上のことからすれば，原告代表者の上記アの供述は採用できず，他に被告Ａが上記①～③の各発言をしたと認めるに足りる証拠はない。
この点につき，原告は，パンフレットにＰＣＴ国際出願に関する記載があるとも主張するが，前記⑴のとおり，パンフレットは原告の作成に係るものであり，被告Ａがこれを積極的に承認していたことを認めるに足りる証拠はないし，パンフレットに各国における特許番号の記載等もないのであるから，パンフレットに原告が指摘する記載があることから被告Ａが上記各発言をしたと推認することはできない。
そうすると，被告Ａが発言したと認められるのは，平成２３年７月頃の「ＭＹＰＡＴＥＮＴ」との発言であるところ，その当時既に日本国内において本件特許権が登録されていたこと（前記前提事実⑴イ）に照らすと，この発言は日本国内において特許権を得た趣旨と理解することもできるもので，この発言によって，被告Ａが本件発明が日本国外で権利化されている趣旨を述べたことがあると認めることはできない。
ウまた，ルームクリエータが本件発明の技術的範囲に属しないとの認識を被告Ａが有していたことをうかがわせる証拠はない。また，被告Ａは本件特許権の権利者であって第１契約の当事者であるにすぎず，原告は前記のとおり，ルームクリエータの製造，販売等を行う意向を有していた事業者であるから，被告Ａにおいて上記の技術的範囲の属否を調査したり，その結果を原告に情報提供したりする義務はないというべきである。そうすると，被告Ａによる上記④の行為は，第１契約における対価の債権者としてその支払を催告する等の権利行使をしたものにすぎず，原告に対する欺罔行為であると評価することはできない。
⑷小括
以上によれば，その余の争点について判断するまでもなく，第２請求は理由がない。
３結論
よって，原告の請求はいずれも理由がないから，これを棄却することとして，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４６部
裁判長裁判官柴   田義明
裁判官萩   原孝基
裁判官林     雅子


平成２６年７月２４日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２４年(ワ)第１０７４６号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２６年５月２９日
判            決
原      告                  Ｐ１原      告                  株式会社テクノアオヤ   マ
原告ら訴訟代理人弁護士      松本   司
同                          田上洋平同                          大江哲平被      告                  セキ工業株式会社
同訴訟代理人弁護士          北山元章
同                          植松祐二同                          鈴木   翼同                          大澤久志同訴訟代理人弁理士          前田   弘同                          竹内   宏
主            文
１原告らの請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及   び理由
第１当事者の求めた裁判
１原告ら
（１）被告は，別紙被告物件目録記載の物件を製造し，販売し又は販売の申出をしてはならない。
（２）被告は，前項の物件を廃棄せよ。
（３）被告は，原告株式会社テクノアオヤマに対し，４７５０万円及びこれに対する平成２４年１０月１７日から支払済みまで年５％の割合による金員を支払え。
（４）被告は，原告Ｐ１に対し，１６８０万円及びこれに対する平成２４年１０月１７日から支払済みまで年５％の割合による金員を支払え。（５）訴訟費用は被告の負担とする。
（６）仮執行宣言
２被告
主文同旨
第２事案の概要
１前提事実（証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。）
（１）当事者（甲１２，１３，弁論の全趣旨）
原告株式会社テクノアオヤマ（以下「原告会社」という。）は，自動車及び農機具に使用するボルト，ナット，ブラケット等の小物部品の自動供給装置の販売等を目的とする会社である。原告Ｐ１（以下「原告Ｐ１」という。）は，原告会社において，設立時から平成１８年まで代表取締役に就き，現在は取締役に就いている者である。
被告は，各種機械の製作及び修理等を目的とする会社である。
（２）原告Ｐ１の有する特許権
原告Ｐ１は，以下の特許（以下「本件特許」といい，本件特許の特許請求の範囲【請求項２】に係る発明を「本件特許発明」という。）に係る特許権（以下「本件特許権」という。）を有する。
本件特許の設定登録後，平成１４年１２月２０日に特許異議の申立てがされ，取消理由が通知され，その指定期間内である平成１５年６月２３日に訂正請求がされるとともに意見書が提出され，同年８月１９日付けの異議の決定により訂正を認めるとともに，特許を維持するとの決定がされ，同決定は同年９月８日に確定した。その後，平成２４年８月１日，本件特許出願の願書に添付された明細書の訂正を求める審判が請求され，同月２８日，明細書を審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める旨の審決がされた（甲１～５，乙５～７，１６。以下，本件特許出願の願書に添付され，その後に訂正された明細書を「本件明細書」という。）。
特許番号        第３３０９２４５号
発明の名称    プロジェクションナットの供給方法とその装置
出願日          平成８年１２月２８日
登録日          平成１４年５月２４日
特許請求の範囲
【請求項２】（上記異議の決定及び上記訂正審決により訂正されたもの）円形のボウルに振動を与えてプロジェクションナットを送出するパーツフィーダとこのパーツフィーダからのプロジェクションナットをストッパ面に当てて所定位置に停止させ，その後，供給ロッドのガイドロッドをプロジェクションナットのねじ孔内へ串刺し状に貫通させてプロジェクションナットを目的箇所へ供給する形式のものにおいて，正規寸法よりも大きいプロジェクションナットを排除し正規寸法あるいはそれ以下のプロジェクションナットを通過させる計測手段をパーツフィーダの送出通路に設置し，ストッパ面に位置決めされた正規寸法よりも小さいプロジェクションナットを供給ロッドの進出時にその先端部で弾き飛ばすガイドロッドの外径は正規寸法のプロジェクションナットのねじ孔の内径よりもわずかに小さく設定されていると共に正規寸法よりも小さいプロジェクションナットのねじ孔の内径よりも大きく設定されていることを特徴とするプロジェクションナットの供給装置。
（３）構成要件の分説
本件特許発明を構成要件に分説すると，以下のとおりである。Ａ円形のボウルに振動を与えてプロジェクションナットを送出するパー
ツフィーダと
Ｂこのパーツフィーダからのプロジェクションナットをストッパ面に当
てて所定位置に停止させ，
Ｃその後，供給ロッドのガイドロッドをプロジェクションナットのねじ孔内へ串刺し状に貫通させてプロジェクションナットを目的箇所へ供給す
る形式のものにおいて，
Ｄ正規寸法よりも大きいプロジェクションナットを排除し正規寸法あるいはそれ以下のプロジェクションナットを通過させる計測手段をパーツ
フィーダの送出通路に設置し，
Ｅストッパ面に位置決めされた正規寸法よりも小さいプロジェクションナットを供給ロッドの進出時にその先端部で弾き飛ばすガイドロッドの外径は正規寸法のプロジェクションナットのねじ孔の内径よりもわずかに小さく設定されていると共に正規寸法よりも小さいプロジェクション
ナットのねじ孔の内径よりも大きく設定されている
Ｆことを特徴とするプロジェクションナットの供給装置。
（４）被告の行為
被告は，別紙被告物件目録記載の製品（以下「被告製品」という。）を，業として，製造し，販売し，販売の申出をしている（被告製品の構成については，当事者間に争いがある。）。
２原告らの請求
原告Ｐ１は，被告に対し，本件特許権に基づき，被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに，不当利得返還請求権に基づき，１６８０万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日（平成２４年１０月１７日）から支払済みまで民法所定の年５％の割合による遅延損害金の支払を求めている。原告会社は，被告に対し，不法行為による損害賠償請求権に基づき，４７５０万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日（平成２４年１０月１７日）から支払済みまで民法所定の年５％の割合による遅延損害金の支払を求めている。
３争    点
（１）被告製品は，本件特許発明の技術的範囲に属するかア被告製品は，本件特許発明の構成要件ＢからＦまでを文言上充足するか
（争点１－１）


イ被告製品は，本件特許発明と均等なものとして，その技術的範囲に属するか                                              （争点１－２）（２）本件特許は，特許無効審判により無効にされるべきものであるかア本件特許発明は，本件特許出願前に公然知られた発明又は公然実施をされた発明であるか，あるいは，当業者が上記の発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるか                    （争点２－１）イ本件特許発明は，当業者が，本件特許出願前に頒布された特開平７－２１５４２９号公報（以下「乙１２公報」という。）に記載された発明（以下「乙１２発明」という。）に基づいて，容易に発明をすることができたものであるか                                      （争点２－２）ウ本件特許は，明確性要件に違反するものであるか     （争点２－３）（３）原告会社の損害額                                  （争点３）（４）原告Ｐ１の損失額                                  （争点４）
第３争点に関する当事者の主張
１－１争点１－１（被告製品は，本件特許発明の構成要件ＢからＦまでを文言上充足するか）について
【原告らの主張】
以下のとおり，被告製品は，文言上，本件特許発明の構成要件Ａを充足しないが，構成要件ＢからＦまでを充足する。
（１）被告製品の構成
被告製品の構成は，別紙被告製品説明書記載のとおりであり，本件特許発明の構成要件に対応させて表現すると，以下のとおりとなる。ａマグネットホルダーを回転することによりプロジェクションナットを送
出する選別機と
ｂこの選別機からのプロジェクションナットを先端ブロックに当てて所定
位置に停止させ，
ｃその後，供給ユニットのロッドのジェットピンをプロジェクションナットのねじ孔内へ串刺し状に貫通させてプロジェクションナットを目的箇所
へ供給する形式のものにおいて，
ｄ正規寸法（別紙被告物件目録１記載の物件ではＭ６）よりも大きいプロジェクションナットを排除し正規寸法あるいはそれ以下のプロジェクションナットを通過させる選別片を選別機のナット通路に設置し，ｅ先端ブロックに位置決めされた正規寸法よりも小さいプロジェクションナットを供給ユニットのロッドの進出時にその先端部で弾き飛ばすジェットピンの外径は正規寸法のプロジェクションナットのねじ孔の内径よりもわずかに小さく設定されていると共に正規寸法よりも小さいプロジェクションナットのねじ孔の内径よりも大きく設定されているｆことを特徴とするプロジェクションナットの供給装置
（２）構成要件Ｂ及びＣ
構成ｂ及びｃは，それぞれ構成要件Ｂ及びＣに相当し，被告製品は，構成要件Ｂ及びＣを充足する。
被告製品の「先端ブロックの底面」，「ジェットピン」は，それぞれ本件特許発明の「ストッパ面」，「ガイドロッド」に相当する。
（３）構成要件Ｄ
構成ｄの選別片は，プロジェクションナットの通路に設置され，正規寸法よりも大きいナットを排除し，正規寸法と同一又はそれ以下のナットを通過させるものであるから，構成要件Ｄにおける計測手段に相当する。したがって，被告製品は，構成要件Ｄを充足する。
（４）構成要件Ｅ
構成ｅは，構成要件Ｅに相当し，被告製品は，構成要件Ｅを充足する。被告製品が，「正規寸法よりも小さいプロジェクションナットを供給ロッドの進出時にその先端部で弾き飛ばす」ことについては，次のとおりである。
ア   「弾き飛ばす」の意義
本件明細書の記載によれば，「弾き飛ばす」とは，①ガイドロッドの先端部がプロジェクションナットの上面に当たることにより起こる現象であること，②ガイドロッドの先端がナットのねじ孔を貫通して反対側に突き抜ける「串刺し作用」とは両立しない現象であること，③目的箇所へのナットの供給を妨げる現象であることが分かる。被告製品において，正規寸法より小さいナットが「はねて，空中を移動する」場合もあれば，ガイドロッドの前進が途中で停止し，ナットがヒンジカバーとジェットピンに挟まれたロック状態となる場合もあり得る。そして，これらを区別して解釈しなければならない理由は，本件明細書には存在しない。したがって，「弾き飛ばす」とは，「ガイドロッドの先端部がプロジェクションナットの上面に当たった結果，プロジェクションナットが串刺しにされず，目的箇所に供給されなくなること」をいう。
イ   仮に，ガイドロッドの前進が途中で停止し，ナットがヒンジカバーとジェットピンに挟まれたロック状態となる場合が「弾き飛ばす」に該当しないとしても，次のとおり，被告製品は，「弾き飛ばす」構成を有しており，構成要件Ｅを充足する。
（ア）平成１２年製造のNUT   FEEDER（製造番号●●●●●●，型式ＮＳ－ＡＲＦ。以下「平成１２年製品」という。）
平成１２年製品は，被告が平成１２年に製造，販売した製品であり，被告製品と同じ型式である。現在，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●が保有している。平成１２年製品は寸法がＭ６のプロジェクションナット（以下「Ｍ６ナット」と略する。ほかの寸法のナットについても同様である。）を正規寸法としている。被告製品の供給ユニットのロッドのジェットピンの外径（４.５㎜）は正規寸法のナットのねじ孔の内径（Ｍ６では４.９１７㎜）よりもわずかに小さく設定されていると共に正規寸法よりも小さいナットのねじ孔の内径（Ｍ５では４.１３４㎜）よりも大きく設定されている。Ｍ６ナットにＭ５ナットが混入した場合，ロッドの進出時にジェットピンの先端部分でＭ５ナットを弾き飛ばすから，平成１２年製品は，構成要件Ｅを充足する。平成２４年１１月２８日改訂の取扱説明書に記載されている被告製品の構成は，平成１２年製品に関する取扱説明書に記載されている構成と同様であり，平成１２年製品製造当時から，設計変更をしていないことが推認される。被告により製造された平成１２年製品が本件特許発明の技術的範囲に属するならば，本件特許が登録された平成１４年以降に製造された被告製品についても，本件特許発明の技術的範囲に属すると推認できる。
（イ）平成１７年製造のナットフィーダ（製造番号●●●●●●●，型式ＮＳ－ＡＲＦ。以下「平成１７年製品」という。）


平成１７年製品も，被告が製造，販売した製品であり，被告製品と同じ型式である。現在，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●が保有している。平成１７年製品は，ガイドロッドの外径（６.４㎜）が，正規寸法のＭ８ナットのねじ孔の内径（８㎜）よりもわずかに小さく設定されていると共に，正規寸法よりも小さいＭ６ナットのねじ孔の内径（６㎜）よりも大きく設定されている。Ｍ８ナットにＭ６ナットが混入した場合，正規寸法よりも小さいＭ６ナットは，ガイドロッドの進出時にジェットピンの先端部で弾き飛ばされるから，平成１７年製品は，構成要件Ｅを充足する。
（上記ねじ孔の内径の寸法については，後記第４の２(２)参照）（ウ）平成２４年製造のパーツフィーダ（製造番号Ｍ６－３６８０，型式ＮＳ－ＡＲＦ。以下「平成２４年製品」という。）及び平成１５年製造のパーツフィーダ（製造番号Ｍ６－５９１，型式ＮＳ－ＡＲＦ。以下「平成１５年製品」という。）
被告は，平成２４年製品及び平成１５年製品がいずれも被告製品であるとした上で，平成２４年製品及び平成１５年製品について実験を実施した結果によると，正規寸法より小さいプロジェクションナットは，ヒンジカバーとジェットピンに挟まれて停止するロック状態が生じるのであって，「はねて」もいないし，「空中を移動」してもいないと主張する。
しかし，平成２４年製品の事実実験では「正規寸法よりも小さなプロジェクションナット」を用いたものであるとは証明されていない。また，ナットが進出する速度と，ジェットピンの前進速度とを調整することにより，フランジ部分に次のナットが引っ掛からないようにすることは可能である。被告による事実実験の結果から，「正規寸法よりも小さなプロジェクションナット」一般において同様の結果が生じるとの結論を導くことはできない。
また，スピンドル及びノーズピンは消耗品であり，平成２４年製品や平成１５年製品のそれらは交換されている疑いがある。したがって，平成２４年製品及び平成１５年製品についての実験結果から，被告製品の構成を認定することはできない。
（５）構成要件Ｆ
被告製品は，プロジェクションナットの供給装置であり，構成ｆが構成要件Ｆに相当し，構成要件Ｆを充足する。
【被告の主張】
以下のとおり，被告製品は，本件特許発明の構成要件Ａ及びＤからＦまでを充足するものではない。
（１）被告製品の構成
被告製品の構成ａ，ｂ及びｃは認め，その余は否認する。被告製品の構成を，本件特許発明の構成要件に対応させて表現すると，以下のとおりとなる。
ａマグネットホルダーの磁石の磁力によってプロジェクションナットを吸
着して送出する選別機を備え，
ｂこの選別機からのプロジェクションナットを供給ホースによって供給ユニットの先端ブロックの底面に当てて所定位置に停止させ，ｃその後，供給ユニットのロッド先端のジェットピンをプロジェクションナットのねじ孔内に貫通させてプロジェクションナットを目的箇所へ供
給する形式のものにおいて，
ｄ選別機に設置した選別片により裏返ったプロジェクションナットを排除して正姿勢のプロジェクションナットだけを通過させる選別片を選別機
に設置し，
ｅジェットピンの外径（４.６４㎜）は正規寸法であるＭ６のプロジェクションナットのねじ孔の内径よりも小さく設定されていると共に正規寸法よりも小さなプロジェクションナット（Ｍ５）のねじ孔の内径よりも大
きく設定されている
ｆことを特徴とするプロジェクションナットの供給装置
（２）構成要件Ｂ及びＣ
構成ｂ及びｃがそれぞれ構成要件Ｂ及びＣに相当し，被告製品が構成要件Ｂ及びＣを充足することは認める。
（３）構成要件Ｄ
パーツフィーダに設置された選別片は，プロジェクションナットを供給ユニットに送る際に裏返ったナット（ナットの座面にある溶接突起部がステンレスボードに向いた状態のもの）を排除して，正姿勢のナットだけを通過させることを目的としており，正姿勢のナットと裏返ったナットを高さの違いにより選別できるように設置されているにすぎず，異常寸法のナットを排除できる位置関係になるように選別片が設置されているわけではない。そもそも，正規寸法以外のナットが混入すること自体あり得ず，選別片が，正規寸法より大きいナットの排除に使用されることはない。結果的に，正規寸法より大きなナットも排除されることになるが，被告製品は，そのことを目的としているわけではなく，本件特許発明と技術的思想が異なる。
（４）構成要件Ｅ
被告製品では，プロジェクションナットがヒンジカバーとジェットピンとに挟まれた状態となり，正規寸法より小さいナットを「弾き飛ばす」とはいえず，被告製品の供給ユニットは「供給ロッドの進出時にその先端部で弾き飛ばすガイドロッド」を備えていないから，被告製品は構成要件Ｅを充足しない。
ア「弾き飛ばす」の意義
構成要件Ｅの「弾き飛ばす」は，「弾く」と「飛ばす」の複合語である。「弾く」とは「押し曲げられた物がはね返る力でうつ」，「はねてよせつけない」等という意味であり，「飛ばす」とは「空に上げる」，「空中を移動させる」等という意味であるから，「弾き飛ばす」は，「はねて，空中を移動する」という意味で解釈しなければならない。
本件明細書では，「ガイドロッドの先端部がナットの上面に当たる」，「ナットが串刺しにされない」，「ナットが弾き飛ぶ」，「目的箇所に供給されない」という本件特許発明の機構が段階的に説明されているにすぎず，「弾き飛ばす」の定義が記載されているとみることはできず，「弾き飛ばす」を「はねて，空中を移動する」と解釈しても，本件明細書のほかの記載と抵触することはない。
また，本件明細書では「確実に弾き飛ばす」とされており（【００１５】，【００１６】），「弾き飛ばす」ことが本件特許発明の本質的部分であることからすると，正規寸法よりも小さいプロジェクションナットについては，常に弾き飛ばさなければならない。
したがって，構成要件Ｅの「弾き飛ばす」とは，「確実にはねて，空中を移動する」と解釈されるべきである。
イ平成１２年製品
平成１２年製品は，原告らが勝手に，被告製品を改造し，あるいは被告製品を模して製作した模造品である疑いが強い。また，本件特許が登録された平成１４年以降の製品の構成要件充足性が論じられるべきところ，平成１２年製品は平成１２年に製造されたものである。
したがって，平成１２年製品の構成から，被告製品の構成を認定することはできない。
ウ平成１７年製品


弁護士法２３条の２第２項による照会に対し，平成１７年製品を現在保有している●●●●の担当者がどのような状態を「弾き飛ばす」に該当すると理解して回答したか，そのほかの者が改造，修理，部品の交換を行っていないかが不明である。
したがって，平成１７年製品の構成自体が不明であるし，これから被告製品の構成を認定することはできない。
エ平成２４年製品及び平成１５年製品
平成２４年製品及び平成１５年製品も被告が製造，販売した製品で，被告製品と同じ型式である。
平成２４年製品及び平成１５年製品を用い，供給ユニットに正規寸法であるＭ６ナットより小さいＭ５ナットが供給された場合の作動を確認するため，事実実験を実施したところ，供給ユニットのロッドが前進を開始しても，その前進が途中で停止し，Ｍ５ナットがヒンジカバーとジェットピンで挟まれるロック状態となり，プロジェクションナットが「はねて」もいないし，「空中を移動」してもいないことが確認された。平成２４年製品も平成１５年製品も，被告が製造した後，修理，改造及び部品交換は行っていない。平成１５年製品のガイドロッドの進出速度は，平成２４年製品とほぼ同じである。被告製品は，平成１５年の時点においても平成２４年の時点においても，その機構に変わりはない。したがって，被告製品は，構成要件Ｅの「弾き飛ばす」ことをしておらず，構成要件Ｅを充足しない。
（５）構成要件Ｆ
被告製品は，構成要件Ａ，Ｄ及びＥを充足せず，本件特許発明と特徴を異にするから，構成要件Ｆを充足しない。
１－２争点１－２（被告製品は，本件特許発明と均等なものとして，その技術的範囲に属するか）について
【原告らの主張】
前記１－１のとおり，被告製品は，構成要件ＢからＦまでを充足する。プロジェクションナットを移動させる方式において，被告製品の磁石方式（構成ａ）が，構成要件Ａの振動方式と相違するものの，以下のとおり，被告製品は，本件特許発明と均等なものとして，その技術的範囲に属する。（１）被告製品と本件特許発明の上記相違点が本件特許発明の非本質的部分で
あること
本件特許発明は，正規寸法よりも小さいナットがストッパ面に一時係止されているとき，「ガイドロッドの先端部がナットの上面かまたはねじ孔の角部に当たり，串刺し作用が生じることなくナットは弾き飛ばされてしまう」ため，「異常寸法のナットが目的箇所へ供給されたり，溶接されるようなことが回避できる」（本件明細書【００１４】）などの効果を奏する点に本質がある。磁石方式か振動方式かという相違点は，プロジェクションナットを移動させる方式に関わるにすぎず，上記の効果とは関係がなく，本件特許発明の本質的部分ではない。
（２）置換可能性
振動方式のパーツフィーダを，磁石方式の選別機に置き換えても，正規寸法よりも小さいプロジェクションナットが目的箇所へ供給されないようにするという本件特許発明の目的を達することができ，本件特許発明と同一の効果を奏する。
（３）置換容易性
パーツフィーダにおいてプロジェクションナットを移動させる方式には，振動方式だけでなく磁石方式もあることは，被告の出願に係る特開平１１－５９８７８号公報に記載されているから，振動を利用するナットの送出装置に替えて，磁石方式を採用することは，被告が被告製品の製造販売を開始した平成１２年頃には，既に公知技術となっており，当業者が容易に想到することができた。
（４）被告製品の構成が公知技術から容易に推考されないこと被告製品の構成は，本件特許の出願時において，公知技術と同一又は当業者が容易に推考できたものではない。
（５）包袋禁反言など特段の事情はないこと
被告製品が，本件特許の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情は存しない。
【被告の主張】
プロジェクションナットを送出するパーツフィーダには，本件特許発明のような振動方式のほかにも多種多様の種類があり，原告Ｐ１は，複数の公知技術の中から同方式を選択して技術分野を限定している（構成要件Ａ）から，被告製品の構成ａを意識的に除外したというべきである。
２－１争点２－１（本件特許発明は，本件特許出願前に公然知られた発明又は公然実施をされた発明であるか，あるいは，当業者が上記の発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるか）について
【被告の主張】
本件特許出願前に株式会社電元社製作所（以下「電元社」という。）が，平成５年に製造し，販売したFEEDER（製造番号９３－６１３２，型式ＡＦ－ＶＭＵ－Ｈ１０－ＤＲ。以下「平成５年電元社製品」という。）及び昭和５６年に製造し，販売したナットフィーダー（製造番号８１－０３５６，型式ＡＦＶＭ－６／８形。以下「昭和５６年電元社製品」という。）は，次のとおり本件特許発明の各構成要件を備えている。したがって，本件特許発明は，その出願前に日本国内において公然知られ，又は公然実施をされた発明として新規性を欠き，本件特許は無効にされるべきものである。また，仮に新規性を有するとしても，本件特許発明は，上記発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから進歩性を欠き，本件特許は無効にされるべきものである。したがって，原告らの権利行使は特許法１０４条の３により制限されるべきである。
（１）平成５年電元社製品
ア以下のとおり，平成５年電元社製品は，本件特許発明の各構成要件を備えている。
（ア）構成要件Ａ
平成５年電元社製品は，プロジェクションナットを貯留し送り出すパーツフィーダと，ナットを目的箇所へ供給する送給装置を備えている。パーツフィーダは，ナットを貯留する円形のボウルと，ボウルに振動を与えるバイブレータを備え，ボウルの上部外周壁にナットを送り出すナット送り管が接続され，ボウルの振動によりナットが送り出される。したがって，パーツフィーダは，「円形のボウルに振動を与えてプロジェクションナットを送出するパーツフィーダ」に相当するから，平成５年電元社製品は構成要件Ａを備えている。
（イ）構成要件Ｂ
平成５年電元社製品の送給装置は，プロジェクションナットを目的箇所に送るスピンドルと，スピンドルを進退させるエアシリンダーを備え，エアシリンダーのシリンダー部前端にガイドシリンダーが同軸で結合され，ガイドシリンダーの前端においてナット受けが設けられている。このナット受けよりチューブ接続管が上方へ延び，このチューブ接続管とボウルのナット送り管が送給チューブで接続される。ナット受けには，パーツフィーダから送給チューブによって送られるナットを停止させるストッパが設けられており，このストッパでナットが所定位置に停止する位置決めがされる。


したがって，平成５年電元社製品は，「このパーツフィーダからのプロジェクションナットをストッパ面に当てて所定位置に停止させ」に相当する構成を有し，構成要件Ｂを備えている。
（ウ）構成要件Ｃ
平成５年電元社製品の送給装置のスピンドルの前端にはプロジェクションナットのねじ孔を貫通するガイドロッドが設けられ，スピンドルを前進させると，スピンドル先端のガイドロッドがナットのねじ孔を貫通し，ナットがスピンドルによって目的箇所に送られる。したがって，スピンドルは本件特許発明の供給ロッドに相当し，平成５年電元社製品は，「その後，供給ロッドのガイドロッドをプロジェクションナットのねじ孔内へ串刺し状に貫通させてプロジェクションナットを目的箇所へ供給する形式のもの」であるから，構成要件Ｃを備えている。
（エ）構成要件Ｄ
平成５年電元社製品のパーツフィーダには，プロジェクションナット送出通路の途中２箇所に，ねじ孔が縦に開いた状態のナットを通過させ，ねじ孔が横に開いた状態のナットの通過を排除する排除プレートが設けられ，ナット送出通路には，さらに２箇所の排除プレートを通過したナットの表裏を選別する選別プレートが設けられている。正規寸法のＭ１０ナットよりも大きいプロジェクション溶接用Ｍ１２六角ナットをナット送出通路に載せ，パーツフィーダを作動させると，Ｍ１２ナットは排除プレートに当たり，ナット送出通路からボウルの底に落下し，正規寸法のＭ１０ナット及びそれよりも小さいプロジェクション溶接用Ｍ８六角ナットをナット送出通路に載せ，パーツフィーダを作動させると，Ｍ１０ナット及びＭ８ナットは，排除プレートには当たらず，排除プレートを通過する。
したがって，排除プレートは本件特許発明の計測手段に相当するので，平成５年電元社製品は，「正規寸法よりも大きいプロジェクションナットを排除し正規寸法あるいはそれ以下のプロジェクションナットを通過させる計測手段」としての排除プレートを「パーツフィーダの送出通路」に設置しているから，構成要件Ｄを備えている。
（オ）構成要件Ｅ
平成５年電元社製品では，正規寸法よりも小さいＭ８ナットを送給チューブから供給してストッパ面に当てて停止した状態にし，スピンドルを前進させると，Ｍ８ナットはスピンドルの進出時にガイドロッドの先端で弾かれ落下する。ガイドロッドの外径は８.３㎜であり，正規寸法のＭ１０ナットのねじ孔の内径８.８㎜よりもわずかに小さく，正規寸法よりも小さいＭ８ナットのねじ孔の内径６.８㎜よりも大きい。したがって，ガイドロッドは，「ストッパ面に位置決めされた正規寸法よりも小さいプロジェクションナットを供給ロッドの進出時に先端部で弾き飛ばすガイドロッド」に相当し，「ガイドロッドの外径は正規寸法のプロジェクションナットのねじ孔の内径よりもわずかに小さく設定されていると共に正規寸法よりも小さいプロジェクションナットのねじ孔の内径よりも大きく設定されている」から，平成５年電元社製品は構成要件Ｅを備えている。
（カ）構成要件Ｆ
平成５年電元社製品が構成要件Ｆの構成を備えていることは明らかである。
イ   平成５年電元社製品が，製造当時のものと同一性を有すること平成５年電元社製品は，平成５年１１月３０日に電元社から出荷され，同年１２月に被告が購入し，平成１０年４月まで被告の工場において稼働していたものである。平成５年電元社製品は，事実実験の際に，破損し，廃棄されていたヒンジ板（キックバネを含む。），送給チューブを取り付けたほかには，購入後，現在に至るまで，部品の交換，修理，改造等を行っていない。したがって，平成５年電元社製品は，平成５年当時の構成と同一性を失っていない。
なお，ヒンジ板の形状等は，本件特許発明の本質的部分である「弾き飛ばす」こととは関係がなく，ヒンジ板を取り付けても，平成５年電元社製品の同一性が失われることにはならない。
（２）昭和５６年電元社製品
ア以下のとおり，昭和５６年電元社製品は，本件特許発明の各構成要件を備えている。
（ア）構成要件Ａ
昭和５６年電元社製品は，プロジェクションナットを貯留し送り出す選別機と，ナットを目的箇所へ供給する送給装置を備えている。選別機は，ナットを貯留する円形のボウルと，このボウルに振動を与えるバイブレータを備え，ボウルの上部外周壁にナットを送り出すナット送出通路が接続され，ボウルの振動によりナットが送り出される。したがって，選別機は，「円形のボウルに振動を与えてプロジェクションナットを送出するパーツフィーダ」に相当するから，昭和５６年電元社製品は構成要件Ａを備えている。
（イ）構成要件Ｂ
昭和５６年電元社製品のＭ６ナット用の送給装置は，プロジェクションナットを目的箇所に送るスピンドルと，スピンドルを進退させるエアシリンダーを備え，エアシリンダーのシリンダー部前端にガイドシリンダーが同軸で結合され，ガイドシリンダーの前端においては接続金具が設けられている。接続金具よりシューターが上方へ延び，シューターとボウルのＭ６ナット用送出通路が接続されている。接続金具の取り付け金具に取り付けられたヒンジ板には，選別機からシューターによって送られるナットを停止させるストッパが設けられており，ストッパでナットが所定位置に停止する位置決めがされる。
したがって，昭和５６年電元社製品は，「このパーツフィーダからのプロジェクションナットをストッパ面に当てて所定位置に停止させ」に相当する構成を備えており，構成要件Ｂを備えている。
（ウ）構成要件Ｃ
昭和５６年電元社製品の送給装置のスピンドルの前端にはプロジェクションナットのねじ孔を貫通し反対側に突き抜けた状態になるガイドロッドが設けられ，スピンドルを前進させると，スピンドル先端のガイドロッドがナットのねじ孔を貫通し，そのナットがスピンドルによって目的箇所に送られる。
したがって，スピンドルは本件特許発明の供給ロッドに相当し，昭和５６年電元社製品は，「その後，供給ロッドのガイドロッドをプロジェクションナットのねじ孔内へ串刺し状に貫通させてナットを目的箇所へ供給する形式のもの」であるから，構成要件Ｃを備えている。
（エ）構成要件Ｄ


昭和５６年電元社製品の選別機には，プロジェクションナット送出通路の途中２箇所に，ねじ孔が縦に開いた状態のＭ６ナット及びＭ８ナットを通過させ，ねじ孔が横に開いた状態のＭ６ナット及びＭ８ナットの通過を排除する排除プレートが設けられ，ナット送出通路には，さらに２箇所の排除プレートを通過したナットの表裏を選別する裏表選別突条が設けられている。Ｍ８ナットよりも大きいＭ１０ナットを送出通路に載せ，パーツフィーダを作動させると，Ｍ１０ナットは排除プレートに当たり，送出通路からボウルの底に落下し，Ｍ５ナット，Ｍ６ナット及びＭ８ナットを送出通路に載せ，選別機を作動させると，Ｍ５ナット，Ｍ６ナット及びＭ８ナットは排除プレートには当たらず，排除プレートを通過する。裏表選別突条が設けられている部分よりも送給装置側において，Ｍ６用送出通路とＭ８用送出通路に分岐しており，分岐部にＭ８ナットをＭ６用送出通路には向かわせず，Ｍ８用送出通路に向かわせる分別プレートが設けられている。
したがって，排除プレート及び分別プレートは本件特許発明の計測手段に相当し，昭和５６年電元社製品は，「正規寸法よりも大きいナットを排除し正規寸法あるいはそれ以下のプロジェクションナットを通過させる計測手段」としての排除プレート及び分別プレートを「パーツフィーダの送出通路」に設置しているから，構成要件Ｄを備えている。
（オ）構成要件Ｅ
昭和５６年電元社製品では，正規寸法よりも小さいＭ５ナットをシューターから供給しストッパに当てて停止した状態にし，スピンドルを前進させると，Ｍ５ナットはスピンドルの進出時にガイドロッドの先端で弾かれ落下する。Ｍ６用送給装置のガイドロッドの外径は４.６６㎜であり，正規寸法のＭ６ナットのねじ孔の内径５.０９㎜よりもわずかに小さく，正規寸法よりも小さいＭ５ナットのねじ孔の内径４.２９㎜よりも大きい。
したがって，ガイドロッドは，「ストッパ面に位置決めされた正規寸法よりも小さいプロジェクションナットを供給ロッドの進出時にその先端部で弾き飛ばすガイドロッド」に相当し，ガイドロッドの外径は「正規寸法のプロジェクションナットのねじ孔の内径よりもわずかに小さく設定されていると共に正規寸法よりも小さいプロジェクションナットのねじ孔の内径よりも大きく設定されている」から，昭和５６年電元社製品は構成要件Ｅを備えている。
（カ）構成要件Ｆ
昭和５６年電元社製品が構成要件Ｆを備えていることは明らかである。
イ昭和５６年電元社製品は，昭和５６年当時の構成と同一性を失っていない。すなわち，シューターは送給装置の先端部に固定されているので，送給装置及びシューターを含むナットフィーダの装置全体が昭和５６年製造のものと認められる。
【原告らの主張】
（１）平成５年電元社製品
ア平成５年電元社製品のうち，本件特許出願前に公然実施をされていたと認められるのは，パーツフィーダに係る構成のみであり，構成要件Ｂ，Ｃ及びＥを含めた本件特許発明が公然実施をされたとは認められない。イスピンドル及びノーズピンは消耗品であり，使用している間に何度か交換していることは疑いがないから，事実実験において用いられたスピンドル及びノーズピンが，平成５年に製造されたものであるとは認められない。そもそも，パーツフィーダと比較して，送給装置のガイドシリンダー，スピンドル及びノーズピンは摩耗，汚れ，錆等がなく，明らかに別の時期の製品であると認められる。したがって，平成５年電元社製品が平成５年に製造されたとは認められない。
仮に平成５年電元社製品の送給装置やスピンドルが平成５年に製造されたものであったとしても，平成５年電元社製品におけるプロジェクションナットの供給方式は永久磁石方式を採用しており，ガイドロッド（ノーズピン）が短くても，ナットを串刺し状に貫通させることなく，ナットを目的箇所へ供給することができる。したがって，「正規寸法より小さいプロジェクションナットを確実に弾き飛ばす」という本件特許発明特有の作用効果を奏するものではない。
（２）昭和５６年電元社製品
被告が昭和５６年電元社製品を購入したのは平成２５年３月であり，事実実験の時点で，昭和５６年電元社製品が製造当時のままの構成を備えていたか不明である。シューターが固定されていることと，容易に分離可能であることは両立するのであり，シューターが固定されていることをもって，送給装置を含む全体が昭和５６年に製造されたと認めることはできない。仮に，昭和５６年電元社製品の送給装置やスピンドルが昭和５６年に製造されたものであったとしても，昭和５６年電元社製品は，ナットの供給方式として，永久磁石方式を採用しており，本件特許発明の作用効果を奏するものではない。
２－２争点２－２（本件特許発明は，当業者が，本件特許出願前に頒布された乙１２公報に記載された乙１２発明に基づいて，容易に発明をすることができたものであるか）について
【被告の主張】
本件特許発明は，出願前に頒布された乙１２公報に記載された乙１２発明に，特公昭４７－４１６５５号公報（以下「乙１３公報」という。）に記載された発明（以下「乙１３発明」という。），「機械設計」第１７巻第１号５３頁以降（以下「乙３刊行物」という。）に記載された発明（以下「乙３発明」という。）及び実開昭６０－１５１８２１号公報（以下「乙１４公報」という。）に記載された発明（以下「乙１４発明」という。）を適用することによって，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，本件特許発明は進歩性を欠き，本件特許は無効にされるべきものである。
（１）乙１２発明
乙１２公報には，以下の発明（乙１２発明）が記載されている。１２Ａ回転式の振動コンベアからなるボウルに振動を与えてプロジェ
クションナットを送出する整列手段と
１２Ｂこの整列手段からのプロジェクションナットを受入部の底面に
当てて所定位置に停止させ，
１２Ｃその後，送出杆の先端部をプロジェクションナットのねじ孔内に係合させてプロジェクションナットを目的箇所へ供給する形式のもの
において，
１２Ｄプロジェクションナットの倒立又は縦横を選別し，突起の向きを
一方向に整列する手段を整列手段に設置し，
１２Ｅ受入部の底面に位置決めされた正規寸法よりも小さいプロジェクションナットを送出杆の先端部の進出時にその先端で弾き飛ばす送出杆の先端部の外径は正規寸法のプロジェクションナットのねじ孔の内径よりもわずかに小さく設定されていると共に正規寸法よりも小さいプロジェクションナットのねじ孔の内径よりも大きく設定されている１２Ｆことを特徴とするプロジェクションナットの供給装置
（２）乙１２発明と本件特許発明との対比
ア一致点


乙１２発明の「ナット」，「整列手段」，「送出杆」，「送出杆の先端部」は，それぞれ本件特許発明の「プロジェクションナット」，「パーツフィーダ」，「供給ロッド」，「ガイドロッド」に相当し，乙１２発明の構成１２Ａ，１２Ｂ，１２Ｅ及び１２Ｆは，それぞれ本件特許発明の構成要件Ａ，Ｂ，Ｅ及びＦに相当する。
イ相違点
（ア）相違点１
本件特許発明は，プロジェクションナットを目的箇所へ供給する際に，供給ロッドのガイドロッドをナットのねじ孔内へ串刺し状に貫通させて供給するのに対して（構成要件Ｃ），乙１２発明は，送出杆の先端部をナットのねじ孔内に係合させて供給する点で，両者は相違する。
（イ）相違点２
本件特許発明は，パーツフィーダの送出通路に「正規寸法よりも大きいプロジェクションナットを排除し正規寸法あるいはそれ以下のプロジェクションナットを通過させる計測手段」を設置しているのに対して（構成要件Ｄ），乙１２発明においては「プロジェクションナットの倒立又は縦横を選別し，突起の向きを一方向に整列する手段」を設置するものの，正規寸法よりも大きいプロジェクションナットを排除するか等については不明である点で，両者は相違する。
（３）容易想到性
ア相違点１
（ア）乙１３発明の内容
乙１３発明において，ナットは工作物にスポット溶接されるから，本件特許発明の「プロジェクションナット」に相当する。乙１３発明の図面によれば，案内棒はナットの螺糸孔内へ串刺し状に貫通している。スピンドルが下降し案内棒がナット孔を串刺し状に貫通してそのナットが板金工作物のナット溶接個所に供給されるから，スピンドルは本件特許発明の「供給ロッド」に相当し，案内棒は本件特許発明の「ガイドロッド」に相当する。
したがって，乙１３発明は，構成要件Ｃに相当する構成を備えている。
（イ）容易想到性
乙１２発明と乙１３発明は，いずれも，従来手作業で行っていたナット供給を装置によって自動化することを目的とする発明であり，乙１２発明は物品としてのナットを自動供給する装置に関するものであり，乙１３発明はスポット溶接機へのナットの供給方法及び装置に関するものであり，両者は同一の技術分野に属する。
したがって，当業者であれば，乙１３発明に記載されたナットの孔を串刺し状に貫通する案内棒の構成を乙１２発明に記載された送出杆の先端部に設けることは，基礎的な技術手段を適用するにすぎず，容易に想到することができる。
イ相違点２
（ア）乙３発明の内容
乙３発明の部品については，図面の「扁平部品」の記載から，プロジェクションナットも含まれることが分かる。そして，「大きいものはゲートでひっかかりシュートへ送り出されない」ものの，「ゲートの切欠き形状を通過するような小さいものは，整列された部品と同様，シュートへ送り出される」ので，本件特許発明の構成要件Ｄ「正規寸法よりも大きいプロジェクションナットを排除し正規寸法あるいはそれ以下のプロジェクションナットを通過させる計測手段」に相当し，かかるゲートは，図面から明らかであるとおり，送出通路に設置されている。したがって，乙３発明は，構成要件Ｄに相当する構成を備えている。
（イ）乙１４発明の内容
乙１４発明において，チェックゲージが設置されている螺旋形段部は「その終端部から送出用の供給管が伸びている」ことから，チェックゲージはパーツフィーダーの送出通路に設置されているといえる。「ナットが裏向きになつていると，ガイド溝の深さに相当する分だけ突起が高くなるので，この高くなった箇所がチェックゲージの前面に接触する」ことからすると，チェックゲージと正規寸法のプロジェクションナットとの隙間は，当該ナットの溶接用突起よりも小さいことになり，図面からも，正規寸法より大きいナットはチェックゲージによって排除されることが明らかである。
したがって，乙１４発明は，構成要件Ｄに相当する構成を備えている。
（ウ）容易想到性
乙１２発明，乙３発明及び乙１４発明は，いずれもプロジェクションナットを含むナットを供給するパーツフィーダに関する発明であるから，当業者であれば，乙３発明又は乙１４発明に記載された正規寸法よりも大きいプロジェクションナットを排除し正規寸法あるいはそれ以下のプロジェクションナットを通過させるゲート又はチェックゲージを，乙１２発明の整列手段に設けることは容易に想到することができる。
【原告らの主張】
以下のとおり，本件特許発明は，乙１２発明に基づいて，当業者が容易に発明することができたものではない。
（１）乙１２発明と本件特許発明との対比
ア一致点
本件特許発明と乙１２発明は，「円形のボウルに振動を与えてプロジェクションナットを送出するパーツフィーダとこのパーツフィーダからのプロジェクションナットをストッパ面に当てて所定位置に停止させ，その後，供給ロッドのガイドロッドを用いてプロジェクションナットを目的箇所へ供給する形式のプロジェクションナットの供給装置」という構成の限度で一致している。
イ相違点
本件特許発明と乙１２発明には，被告が主張する相違点１及び２に加え，以下の相違点がある（相違点３）。
本件特許発明のガイドロッドは，ストッパ面に位置決めされた正規寸法より小さいプロジェクションナットを供給ロッドの進出時にその先端部で弾き飛ばすものであり，その外径は正規寸法のプロジェクションナットのねじ孔の内径よりもわずかに小さく設定されていると共に正規寸法より小さいプロジェクションナットのねじ孔の内径よりも大きく設定されているのに対して，乙１２発明はこの点が不明である。
（２）容易想到性
ア相違点１
乙１２発明が，ナットが詰まった時や装置の保守点検時にシュートを脱着しても，その取付位置を間違えることなく，結果としてナットの表裏選別を確実に行うことを解決課題及び目的としているのに対し，乙１３発明は，従来は手作業で行っていたナット供給を，装置を用いて自動化するということを目的としている。したがって，乙１２発明と乙１３発明は，目的とする解決課題及び作用効果が全く異なるものであり，乙１２発明に乙１３発明のナット供給方式を適用する動機付けはなく，当業者が容易に想到できるものではない。
イ相違点２
乙１４発明には，「正規寸法よりも小さいプロジェクションナット」についての記載がなく，相違点２に関し，当業者が，「正規寸法あるいはそれ以下のプロジェクションナットを通過させる計測手段」が開示されていると理解することはできない。
ウ相違点３
相違点３に関し，乙３刊行物，乙１３公報及び乙１４公報には，構成要件Ｅに相当する構成が開示されていない。
２－３争点２－３（本件特許は，明確性要件に違反するものであるか）について
【被告の主張】


本件特許発明の構成要件Ｅの「ガイドロッドの外径は正規寸法のプロジェクションナットのねじ孔の内径よりもわずかに小さく設定」及び「正規寸法よりも小さいプロジェクションナットのねじ孔の内径よりも大きく設定」との記載は，意味が明確ではなく，本件特許は，明確性要件に違反するものであり，無効にされるべきものである。
【原告らの主張】
以下のとおり，本件特許は，明確性要件に違反するものではない。（１）プロジェクションナットのねじ孔の内径には規格があり，Ｍ１０ナットが正規寸法である場合も，Ｍ８ナットが正規寸法の場合も当然存在するから，一義的に数値で特定するのは不可能であるため，本件明細書では，正規寸法を基準に相対的にガイドロッドの外径を特定している。本件明細書の記載から，構成要件Ｅにおける発明特定事項が「正規寸法のプロジェクションナットの内径＞    ガイドロッドの外径＞    正規寸法より小さいプロジェクションナットの内径」という意味を有するものであることは，当業者にとって自明である。
（２）被告の主張は，本件特許発明を具体的に実施する上で高い寸法精度が要求される場合があるとの指摘にすぎず，明確性要件とは無関係である。
３争点３（原告会社の損害）について
【原告会社の主張】
（１）被告は，平成２１年９月２８日から平成２４年９月１５日までの間，被告製品を，１台当たり少なくとも４０万円で，少なくとも３６０台製造販売し（売上合計１億４４００万円），少なくとも４３２０万円（利益率３０％）の利益を得た。
原告Ｐ１は，本件特許が出願された直後から，原告会社に対し，本件特許発明について，期限を本件特許存続中とする独占的通常実施権（仮通常実施権を含む。）を許諾していた。原告会社は，本件特許発明を独占的に実施し得る地位にあったといえ，特許法１０２条２項の類推適用により，上記利益の額は，原告会社が受けた損害の額と推定される。
（２）原告会社は，本件の解決のために，訴訟代理人弁護士に委任した。本件と相当因果関係のある弁護士費用は，４３０万円を下らない。（３）したがって，原告会社の損害は合計４７５０万円である。
【被告の主張】
否認ないし争う。
４争点４（原告Ｐ１の損失）について
【原告Ｐ１の主張】
被告は，平成１４年９月２８日から平成２１年９月２７日までの間，被告製品を，１台当たり少なくとも４０万円で，少なくとも８４０台製造販売した（売上合計３億３６００万円）。本件特許発明の実施に対し原告Ｐ１が受けるべき実施料率は，年５％を下らない。
本件特許発明の実施行為により，被告は，法律上の原因なく，１６８０万円の利得を受けた一方，原告Ｐ１は，同額の損失を被っており，この利得と損失の間には因果関係がある。
【被告の主張】
否認ないし争う。
第４当裁判所の判断
被告製品が本件特許発明の構成要件Ｅに相当する構成を備えていると認めるに足りる証拠はなく，被告製品は，本件特許発明の技術的範囲に属するものとはいえない。
以下，その理由を説明する。
１「弾き飛ばす」の意義
（１）本件明細書の記載
本件明細書には，概ね以下の記載がある（甲４）。
ア発明の属する技術分野
本件特許発明は，プロジェクションナットを供給する分野におけるものであり，供給ロッドのガイドロッドをプロジェクションナットのねじ孔内へ串刺し状に貫通させて，ナット供給を行うものに関するものである（【０００１】）。
イ従来の技術及び発明が解決しようとする問題点
従来の技術では，供給ロッドのガイドロッドの外径がプロジェクションナットのねじ孔の内径よりも大幅に小さく設定されており（【０００２】），ガイドロッドが，ストッパ面に停止した正規寸法よりも小さいプロジェクションナットをも串刺しにして通常通りに供給してしまい（【０００３】），パーツフィーダ側の送出コントロールと供給ロッドの構造，寸法との有機的な関連性が設定されずに，異常寸法のナットに対する解決策が満足にとれていないという問題があった（【０００５】）。
ウ問題を解決するための手段とその作用
請求項２ではガイドロッドの外径が，正規寸法のプロジェクションナットのねじ孔の内径よりもわずかに小さく設定されると共に，正規寸法よりも小さいプロジェクションナットのねじ孔の内径よりも大きく設定されることとされ，パーツフィーダにおいてあらかじめ正規寸法よりも大きいナットを意図的に排除した後，正規寸法よりも小さいナットを供給ロッドの箇所で供給させないようにし，パーツフィーダ側と供給ロッド側とに連携性を持たせている（【０００６】）。
エ発明の実施の形態
ガイドロッドの外径は，正規寸法のプロジェクションナットのねじ孔の内径よりもわずかに小さく設定されるとともに，正規寸法よりも小さいプロジェクションナットのねじ孔の内径よりも大きく設定される（【０００９】）。その結果，正規寸法のナットのねじ孔がガイドピンに嵌り合う（【００１０】）のに対し，正規寸法よりも小さいナットについては，供給ロッドが進出するとガイドロッドの先端部がナットの上面に当たることになり，ナットは弾き飛ばされ，目的箇所へは供給されない（【００１３】）。
オ効果
正規寸法よりも小さいナットがストッパ面に一時係止されているときは，ガイドロッドの先端部がナットの上面かねじ孔の角部に当たり，串刺し作用が生じることなくナットが弾き飛ばされ（【００１４】，【００１５】，【００１６】），正規寸法よりも大きいプロジェクションナットをあらかじめ排除しておくためのパーツフィーダにおける計測機能と，一時係止状態にあるナットへのガイドロッドの作動とが有機的に関連付けられ，正規寸法よりも小さいナットを排除するための特別な機構等が全く不要となる（【００１４】）。
（２）特許請求の範囲及び本件明細書の訂正の経緯


ア原告Ｐ１は，本件特許に係る特許異議に際し，訂正を請求し，請求項２の「ガイドロッド」を「ストッパ面に位置決めされた正規寸法以下のプロジェクションナットを供給ロッドの進出時にその先端部で弾き飛ばすガイドロッド」に訂正することを求めるとともに（甲３，乙７），意見書（乙１６）を提出した。原告Ｐ１は，上記意見書に，「本件特許発明はガイドロッドの外径をその上限と下限とをもって特定することによって，ガイドロッドに正規寸法以下のナットを排除する機能を積極的に付与したものです。言い換えれば，パーツフィーダにおける計測機能と一時係止状態にあるナットへのガイドロッドの作動とが有機的に関連付けられているので，一連の作動がシステマティックに行われるのです。」と記載した。イ原告Ｐ１は，明細書の訂正を求める審判請求をし，「正規寸法以上の」とあるのを「正規寸法よりも大きい」と訂正し，「正規寸法以下の」とあるのを「正規寸法よりも小さい」と訂正することなどを求めた（甲４，５）。原告Ｐ１は，審判請求書（甲４）に，本件特許発明において，「正規寸法よりも大きいナットはパーツフィーダ側で排除し，正規寸法よりも小さいナットをガイドロッド先端部で弾き飛ばすという構成を採用した」旨記載した。
（３）検討
特許請求の範囲及び本件明細書に，「弾き飛ばす」の意義を直接に明示した記載は見当たらないが，これらの記載内容に，訂正の経緯を併せ考慮すると，「正規寸法」とは，プロジェクションナットのねじ孔の内径に関するものであり，「弾き飛ばす」とは，供給ロッドのガイドロッドが，正規寸法よりも小さいプロジェクションナットを，目的箇所へ供給されないように排除する動きを意味すると考えられる。
ここで，「弾き飛ばす」のうち，「弾く」には，「のけものにする。排斥する。はねてよせつけない。」という意味があり（乙１７の１），「飛ばす」には，「飛ぶようにする。空に上げる。空中を移動させる。」という意味がある（乙１７の２）。
したがって，「弾き飛ばす」とは，供給ロッドのガイドロッドが，その進出時に，ストッパ面に当たって所定位置に停止した正規寸法よりも小さいプロジェクションナットのねじ孔内へ串刺し状に貫通せずに，ガイドロッドの先端部を当該ナットの上面やねじ孔の角部に当てて，当該ナットをはねて，空中を移動させて落下させることによって，当該ナットを排除するという動きを意味すると解される。
正規寸法よりも小さいプロジェクションナットが，ヒンジカバーとジェットピンで挟まれ，停止したままの状態（ロック状態）は，当該ナットを排除しているわけでなく，「弾き飛ばす」とはいえない。
２被告製品の構成及び構成要件充足性
原告らは，平成１２年製品と平成１７年製品を被告製品であるとして，その構成要件充足性を主張する。これに対し，被告は，平成２４年製品と平成１５年製品を被告製品であるとして，その構成要件充足性を争う（これらの製品は，正規寸法より小さいプロジェクションナットを弾き飛ばすことをせず，ロック状態を生じるので，前記１のとおり，構成要件Ｅを充足しない。）。いずれの製品も，被告が製造し，販売したものであり，型式も被告製品と同じであるが，以下に述べるとおり，現在の平成１２年製品と平成１７年製品が，製造当時のものと同じ構成であると認めることはできず，被告製品が，本件特許発明の構成要件を充足するとの原告らの主張を認めることはできない。
（１）平成１２年製品
以下のとおり，平成１２年製品は，正規寸法よりも小さいプロジェクションナットを弾き飛ばす構成を備えているが，ジェットピンの形状が被告製品のものとはいえず，平成１２年製品によって，被告製品の構成を認定することはできない。
ア平成１２年製品の構成（プロジェクションナットを弾き飛ばすこと）甲第６号証では，プロジェクションナット供給装置のジェットピンが，正規寸法よりも小さいと思われるナットを「弾き飛ばす」状況が撮影されている。証拠（甲１７，２０，２４）によれば，甲第６号証において撮影されたナット供給装置は，被告が平成１２年●●に製造した平成１２年製品（NUTFEEDER：製造番号●●●●●●，型式ＮＳ－ＡＲＦ）であると認められる。
イ平成２４年製品及び平成１５年製品の構成（プロジェクションナットを弾き飛ばさないこと）
しかしながら，他方で，証拠（乙２の１・２，乙３８の１・２）によれば，被告が平成２４年に製造した平成２４年製品（製造番号Ｍ６－３６８０，型式ＮＳ－ＡＲＦ）及び平成１５年に製造した平成１５年製品（製造番号Ｍ６－５９１，型式ＮＳ－ＡＲＦ）では，選別機に，正規寸法のＭ６ナットと共に，正規寸法よりも小さいＭ５ナットを混入させた場合，Ｍ５ナットについては，供給ユニットのロッドが前進を開始した後，その前進が途中で停止し，Ｍ５ナットがヒンジカバーとジェットピンに挟まれた状態になったこと，すなわち，ナットを弾き飛ばしていないことが認められる。
ウジェットピンの形状の比較
平成１２年製品のジェットピンの形状（甲１８）と平成２４年製品のジェットピンの形状（乙２の１，写真９）及び平成１５年製品のジェットピンの形状（乙３８の１，写真１０）を比較すると，平成１２年製品のジェットピンのフランジ部分の角がなだらかなテーパー状になっているのに対し，平成２４年製品及び平成１５年製品のジェットピンのフランジ部分の角が直角になっている。加えて，平成１１年に製造されたNUTFEEDER（製造番号Ｍ６－９８，型式ＮＳ－ＡＲＦ）も，ジェットピンのフランジ部分の角が直角になっている（乙３３の１・２）。以上によると，むしろ，被告製品のジェットピンの形状は，一貫して，フランジ部分の角が直角になっていることが認められる。なお，取扱説明書（甲７，乙１）に掲載されたジェットピンの図では，フランジ部分の角がなだらかになっている。しかし，取扱説明書の前後の記載内容をみると，ジェットピンの図は，シリンダー部を構成する部品の概要及び名称等を説明する趣旨で掲載されているにすぎず，必ずしも部品の細部の形状まで精密に記載しているわけではない。


また，平成１２年製品を保有する●●●●の担当者による平成２５年１０月２３日付けの陳述書（甲２０）には，平成１２年●●●に平成１２年製品を購入した当時，スピンドルの先端の形状が平成１２年製品を撮影した写真のとおりであり，平成２０年９月頃に原告会社に貸与するまでの間，部品の交換，修理，改造をしたことはない旨が記載されている。しかし，上記の陳述書は，平成１２年製品を保有する●●●●の社員から聞き取った内容を記載したにとどまり（甲２４），上記の記載内容によって，当該社員が約１３年前に購入した平成１２年製品のジェットピンの形状まで記憶しており，製造された当初から平成１２年製品のジェットピンのフランドル部分がなだらかなテーパー状であったと認めることはできず，ほかにそのような事実を認めるに足りる証拠はない。
エプロジェクションナットを弾き飛ばすか否かを決める原因平成２４年製品及び平成１５年製品において，Ｍ５ナットがヒンジカバーとジェットピンに挟まれた状態になったのは，ロッドの前進が停止したのが原因であると考えられる。そして，ロッドの前進が停止したのは，ジェットピンが，先端ブロックに停止したＭ５ナットのねじ孔内に串刺し状に貫通せずにＭ５ナットを前方に押し動かし，供給ホース内にある後続のプロジェクションナットが下方に動き，ジェットピンのフランジ部分が，その角が直角になっているために，後続のナットに引っ掛かったのが原因であると考えられる（乙２の１・２，乙３８の１・２）。平成１５年製品を用いた事実実験（乙３８の１・２）では，ヒンジカバーとジェットピンに挟まれたＭ５ナットを取り除き，ヒンジカバーを開いた状態にしたところ，後続のナットの下部が仮止め室の前面開口の上縁とジェットピンのフランジとに挟まれて後続のナットが傾き，ジェットピンのフランジが後続のナットを供給ユニット前端のブロックにロックした状態になっていたことが認められる。このことは，ジェットピンのフランジ部分が後続のナットに引っ掛かることがロック状態の原因であることを裏付けている。したがって，ジェットピンの形状の違いが，正規寸法よりも小さいナットを弾き飛ばすか否かに違いが生じる原因となっていると考えられる。
オジェットピンの速度が及ぼす影響
原告らは，ナットが進出する速度と，ジェットピンの前進速度とを調整することにより，フランジ部分に次のナットが引っ掛からないようにすることは可能であると主張する。確かに，ナットを弾き飛ばす平成１２年製品と，ロック状態を生じる平成２４年製品を比較したところ，これらの速度が異なることが窺える（甲６，乙２の２，乙２０の１・２，乙３８の２，乙４２の１）。
しかしながら，速度の違いだけがナットを弾き飛ばす原因であると断定することもできず，ジェットピンの形状が前記のロック状態の原因であることを否定することはできないというべきである。
仮に，ジェットピンの前進する速度の違いが原因で，ナットを弾き飛ばすか否かの違いが生じる可能性があるとしても，被告製品において，ジェットピンの前進する速度の設定が，平成１２年製品のものと認めるに足りる証拠はない。むしろ，証拠（乙１）によると，平成２４年製品のものは，ジェットピンの前進する速度を調整する機構を備えておらず，被告製品の設定どおりであることが窺える。
また，平成１５年製品についても，平成２４年製品とほぼ同じ時間を要することが窺える（乙４２の１・２）。
カまとめ
以上のとおり，平成１２年製品は，ジェットピンが交換され，被告製品が本来備えているはずのジェットピンとは異なるジェットピンが取り付けられている疑いがあり，被告製品と認めることはできない。したがって，平成１２年製品によって，被告製品が正規寸法よりも小さいプロジェクションナットを「弾き飛ばす」という構成要件Ｅに相当する構成を備えていると認めることはできない。
（２）平成１７年製品
弁護士法２３条の２第２項による照会に対し，●●●●は，工場内に，被告が平成１７年に製造した平成１７年製品（製造番号●●●●●●●，型式ＮＳ－ＡＲＦ）を保有し，供給ホースにＭ８ナットと共にＭ６ナットを混入した場合，Ｍ６ナットは，供給ユニットのロッドの進出時に，ジェットピンの先端部で弾き飛ばされる旨回答している（甲２５の１・２）。しかし，●●●●は，Ｍ６ナットを混入した場合，供給ユニットのロッドの前進が途中で停止し，Ｍ６ナットがヒンジカバーとジェットピンに挟まれたロック状態になることが「あります。（一瞬ですが）」と回答しており，ロック状態が生ずるとも読み取れる。また，回答書のみでは，●●●●の工場内にあるプロジェクションナット供給装置，特に，ジェットピンがどのような形状をしているか，あるいはどのような状況で供給装置を作動させたかは明らかではない。
したがって，平成１７年製品によって，被告製品が正規寸法よりも小さいプロジェクションナットを弾き飛ばすという構成要件Ｅに相当する構成を備えていると認めることはできない。
なお，原告らは，前記第３の１－１【原告らの主張】(４)イ(イ)において，Ｍ６ナットとＭ８ナットの内径をそれぞれ６㎜，８㎜と説明している。これは，甲２５の２に基づく主張と考えられるが，これらのナットはＪＩＳ規格に基づく規格品であり，上記寸法は，Ｍ６ナット，Ｍ８ナットに螺合するおねじの外径の基準寸法であり（甲１０），実際のナットの内径の寸法とは異なると考えられる。
（３）そのほかに，被告製品が構成要件Ｅに相当する構成を備えていると認めるに足りる証拠はない。
３結論
以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，原告らの請求にはいずれも理由がない。
よって，主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第２６民事部
裁判長   裁判官       山    田    陽     三裁判官       松   阿   彌         隆裁判    官          林         啓   治   郎
（別紙）
被告物   件目録
１品名    NUTFEEDER
型式ＮＳ－ＡＲＦ
２上記１のほか，別紙被告製品説明書と同一の構成を有するプロジェクション
ナットの供給装置
（別紙）
被告製   品説明   書
１製品の説明
名称NUT   FEEDER型式    ＮＳ－ＡＲＦ
２符号の説明
３    鋼板部品
４    正規寸法のプロジェクションナット
５    供給ユニット
６    ロッド
７    中間チューブ
８    供給ホース
２５   ジェットピン
２７   シリンダー
２８   先端ブロック
２９   ねじ孔
３０   ガイドピン
３１   ホッパー
３２   選別機のナット通路
３３   マグネットホルダー
３３１マグネット
３３２クロス
３４   選別片
３５   入り口板


平成２５年３月２１日判決言渡
平成２４年（行ケ）第１０２６０号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２５年３月７日
判                決
原                告      シェブロンジャパン株式会社訴訟代   理人弁   理士       柳川泰   男
松島一   夫
荻野彰   広
被告       特許庁   長官
指定代   理人       小出直   也
松浦新   司
瀬良聡   機
田村正   明
主                文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた判決
特許庁が不服２０１０－４７５６号事件について平成２４年６月５日にした審決
第２事案の概要
本件は，特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は，容易推考性の存
１特許庁における手続の経緯
原告（出願時の商号「シェブロンテキサコジャパン株式会社」）は，平成１６年４月１６日，名称を「エンジン潤滑油組成物」とする発明について特許出願（特願２００４－１２２１３７号，請求項の数１４）をしたが，平成２１年１２月３日付けで拒絶査定を受けた。そこで，原告は，平成２２年３月４日，拒絶査定に対する
２本願発明の要旨
る本願発明は，次のとおりである。
【請求項１】
しくは分散されてなるエンジン潤滑油組成物：
ａ）窒素含有量換算値で０．０２～０．３質量％の窒素含有無灰性分散剤；ｃ）アルカリ金属含有量換算値で０．００５～０．３質量％のアルカリ金属ホウ酸塩水和物；そして
ｄ）リン含有換算値で０．０１～０．１２質量％のジヒドロカルビルジチオリン酸亜鉛，但し，該ジヒドロカルビルジチオリン酸亜鉛中のヒドロカルビル基の５２～９８モル％は第二級アルキル基であり，残余の２～４８モル％は第一級アルキル３審決の理由の要点
(1)特開２００２－５３８８８号公報（刊行物３，出願人はシェブロンオロナイト株式会社，甲６）の特許請求の範囲請求項１２，発明の詳細な説明の実施例１１等の記載によれば，同公報には次のとおりの引用発明が記載されていると認めら
【引用発明】
鉱油及び／又は合成油からなる硫黄含有量０．１重量％以下の基油に少なくとも，
組成物の全重量に基づき，
ａ）アルケニル若しくはアルキルこはく酸イミドあるいはその誘導体である無灰性分散剤が窒素含有量換算値で０．０１～０．３重量％，ｂ）硫黄含有量が３％以下で全塩基価１０～３５０ｍｇＫＯＨ／ｇの金属含有清浄剤が硫酸灰分換算値で０．１～１重量％，
ｃ）アルキル基が炭素原子数３～１８の第二級アルコールから誘導されたジアルキルジチオリン酸亜鉛が，リン含有量換算値で０．０１～０．１重量％，そしてｄ）酸化防止性のフェノール化合物及び／又は酸化防止性のアミン化合物が０．０１～５重量％，
さらに，アルカリ金属ホウ酸塩水和物が０．０１～５重量％０．１～１重量％の範囲，リン含有量が０．０１～０．１重量％の範囲，そして硫黄含有量が０．０１～０．３重量％の範囲にあって，塩素含有量が４０ｐｐｍ以下量％存在することを特徴とするディーゼルエンジンなどの内燃機関の潤滑油組成(2)本願発明と引用発明との間には，次のとおりの一致点，相違点がある。
【一致点】
しくは分散されてなるエンジン潤滑油組成物：
ａ）窒素含有量換算値で０．０２～０．３質量％の窒素含有無灰性分散剤；亜鉛。
【相違点１】
４質量％」の量で溶解若しくは分散されてなるのに対し，引用発明では「硫酸灰分
【相違点２】
「ｃ）アルカリ金属ホウ酸塩水和物」が，本願発明では「アルカリ金属含有量換算値で０．００５～０．３質量％」の量で溶解若しくは分散されてなるのに対し，引用発明では「０．０１～５重量％」（換算なし）の量で溶解若しくは分散されて【相違点３】
「ジヒドロカルビルジチオリン酸亜鉛」が，本願発明では「該ジヒドロカルビルジチオリン酸亜鉛中のヒドロカルビル基の５２～９８モル％は第二級アルキル基であり，残余の２～４８モル％は第一級アルキル基あるいはアルキルアリール基である」のに対し，引用発明では，ジヒドロカルビルジチオリン酸亜鉛中のヒドロカル
(3）相違点等に関する審決の判断


相違点１について，本願明細書で金属含有清浄剤の配合量について言及しているのは，実施例を除くと段落【００２４】のみであり，そこには，「…金属含有清浄剤を硫酸灰分換算値で０．１～１質量％の範囲で用いることが望ましい。」と記載されている。そうすると，本願発明の「金属含有量換算値で０．０２～０．４質量％の金属含有清浄剤」という構成に対応して，上記の「…金属含有清浄剤を硫酸灰分換算値で０．１～１質量％の範囲で用いることが望ましい。」という記載がされ相違点とはいえない。仮に，本願明細書の段落【００２４】における硫酸灰分換算刊行物３において引用発明に相当する唯一の実施例である実施例１１では，金属含重量％配合されており，それを金属含有量換算値で表せば０．１４５（６．９×０．０２１）質量％になるから，この記載を基にすれば，引用発明について，金属含有清浄剤の配合量を金属含有量換算値で０．１４５質量％程度とすることは，当業者相違点２について，刊行物３において引用発明に相当する唯一の実施例である実施例１１では，アルカリ金属ホウ酸塩水和物としてＫ含有量が８．３重量％であるホウ酸カリウム水和物の微粒子分散体０．３重量％が配合されており，それをアルカリ金属含有量換算値で表せば０．０２５（０．３×０．０８３）重量％になるか相違点３について，刊行物３，特開２００３－１６５９９１号公報（刊行物１，出願人は原告，甲４），特開２００３－３３６０８９号公報（刊行物２，出願人は原告，甲５）の記載によれば，エンジンの潤滑油組成物に配合されるジアルキルジ導される「第一級アルキル基タイプ」のものがあり，前者は摩耗の抑制に特に有効であり，後者は耐熱性に優れ，摩耗防止と耐熱性向上の点から，両者を組み合わせて使用することは，当業者に周知の事項であるといえる。また，刊行物３（段落【００３１】）の記載からすると，引用発明について両者を組み合わせて使用することは，好ましいことであるといえる。そうすると，引用発明について，ジアルキルジチオリン酸亜鉛として，摩耗の抑制と耐熱性のバランスを考慮して，両者の配合割制を重視する場合に，「第二級アルキル基タイプ」の配合割合を「第一級アルキル基タイプ」より増やし，「ジヒドロカルビルジチオリン酸亜鉛中のヒドロカルビル基の５２～９８モル％は第二級アルキル基であり，残余の２～４８モル％は第一級本願発明の効果についても，刊行物１～３の記載から当業者が予測できる程度のことである。
以上のとおり，本願発明は，引用発明と刊行物２及び３に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（引用発明の認定誤り）
審決は，刊行物３（特開２００２－５３８８８号公報）の請求項１２に係る発明を引用発明として認定した。
しかしながら，刊行物３には，請求項１～１３に係る発明が記載されており，そのような多数の発明の一部にすぎない請求項１２に係る発明のみを取り上げて，引用発明とした審決の認定は誤っている。刊行物３の請求項１～１３に係る発明をい
２取消事由２（相違点の看過）
上記１で主張したとおり，刊行物３の請求項１～１３に係る発明をいずれも引用発明として認定すべきであるから，それらの発明のそれぞれと本願発明とを対比すべきである。
そして，刊行物３の請求項１に係る発明と本願発明とを対比すると，本願発明の潤滑油組成物がｃ）アルカリ金属ホウ酸塩水和物を必須成分として含むのに対し，刊行物３の請求項１に係る発明は，そのような構成を有していない点が相違点とな３取消事由３（相違点３の判断の誤り）
(1)刊行物３には，好ましいジアルキルジチオリン酸亜鉛（ＺｎＤＴＰ）として，アルキル基が第二級アルキル基であるＺｎＤＴＰとアルキル基が第一級アルキル基であるＺｎＤＴＰの両方が挙げられ，これらの（ジアルキル）ジチオリン酸亜鉛は，単独で用いてもよいが，混合物として用いることが好ましい旨の記載（段落公報）及び刊行物２（特開２００３－３３６０８９号公報）においても同様の記載明において特に留意すべき内容として記載されているのではない。このような理解(2)市販品として受け入れられるエンジン潤滑油組成物は，自動車メーカーを主メンバーとするＪＡＳＯ（社団法人自動車技術会）が，様々な試験結果に基づいて制定した，「自動車用ディーゼル機関潤滑油（ＪＡＳＯＭ    ３５５：２００５）」に規定されている要求性能とその合格基準（品質規定）を満たすことが必要である。この要求性能と合格基準の全てを満たしていない限り，各自動車メーカーの自動車た各自動車メーカーの自動車で使用可能なエンジン油として推奨されることはない。このため，エンジン潤滑油組成物は，その耐熱性（高温清浄性）と摩耗防止性のレベルを，潤滑油組成物供給メーカーが任意に調整して製品とすればよいのではなく，「高温清浄性」と「摩耗防止効果」の双方について，その両立を図りながら，本願発明は，エンジン潤滑油組成物に，アルカリ金属ホウ酸塩水和物を配合し，さらにＺｎＤＴＰとして特定の組成のものを用いるという改良を加えることによって，ＪＡＳＯの要求性能と合格基準の全てを高水準で満足する性能を示す潤滑油組これに対し，引用発明に関しては，刊行物３の段落【０００６】，【０００８】，【００４８】，【００６７】に高温清浄性や酸化安定性に関する記載があるのみであって，耐摩耗性に関する記載はみられない。このように，引用発明は，潤滑油組成物の高温清浄性や酸化安定性のみを考慮した発明であることから，これに接した(3)当業者が，従来知られている潤滑油組成物について，特定の目的に沿った改良を意図した場合，その目的に沿った従来技術を選択するはずである。エンジン潤滑油組成物に関する先行技術文献には，例えば，刊行物２のように，優れた高温清浄性及び摩耗防止性能を示す内燃機関用潤滑油組成物を開示するものがあるから，当業者が，高温清浄性と摩耗防止性能の両立を可能にする潤滑油組成物の発明を目指して研究を行う場合，刊行物２に開示された潤滑油組成物の改良を試みるはしたがって，相違点３に関する審決の判断は誤っている。
第４被告の反論
１取消事由１，２に対し
引用発明の認定は，本願発明の内容との対比に必要な限度において行えば足りるのであるから，刊行物３（特開２００２－５３８８８号公報）に他のどのような発明が記載されているかをさらに認定する必要はない。したがって，審決がした引用
２取消事由３に対し


(1)刊行物３の段落【００３１】，刊行物１（特開２００３－１６５９９１号公報）の段落【００１８】，刊行物２（特開２００３－３３６０８９号公報）の段落【００３４】の記載によれば，エンジンの潤滑油組成物に配合されるジアルキルジチオリン酸亜鉛には，第二級アルキル基タイプのものと，第一級アルキル基タイプのものがあること，このうち前者は摩耗の抑制に特に有効であり，後者は耐熱性しいと記載されている以上，引用発明においても，両者を組み合わせて使用するこ原告は，審決が引用した刊行物３（段落【００３１】）の記載について，潤滑油添加剤の分野における一般的な理解を示すにすぎない旨主張する。しかしながら，理解を示す」のであれば，潤滑油添加剤に関する引用発明について，当業者がなお限られることはなく，その一部を第一級アルキル基タイプのＺｎＤＴＰに置換する(2)上記(1)のとおり，刊行物１～３の記載からして，「第一級アルキル基タイプ」と「第二級アルキル基タイプ」のＺｎＤＴＰを併用使用すれば，高温清浄性本願明細書において，「評価試験結果」として示されているのは，ＪＡＳＯ清浄性試験（高温清浄性）とＪＡＳＯ動弁系摩耗試験（摩耗防止効果）の２種類のみでまた，原告が主張するように，「エンジン潤滑油組成物ではＪＡＳＯが制定した要求性能とその合格基準の全てを満たすことが必要」であることが技術常識である然ＪＡＳＯの要求性能と合格基準の全てを満足するか否かについて試験を行うはずのＺｎＤＴＰを併用して高温清浄性を高めようとすることは，当業者が容易に想到
第５当裁判所の判断
１取消事由１，２について
ることができるのであり，当業者がこれに基づいて本願発明を容易に発明すること
２取消事由３（相違点３の判断誤り）について
(1)刊行物３（特開２００２－５３８８８号公報）には，次の記載がある。「本発明の潤滑油組成物におけるｃ）成分のジアルキルジチオリン酸亜鉛は，リン含有量換算値で０．０１～０．１重量％の範囲で用いるが，低リン含量と低硫黄含量の観点からは，０．０１～０．０６重量％の範囲の量で用いることが好ましい。」（段落【００３０】）「ジアルキルジチオリン酸亜鉛は，炭素原子数３～１８のアルキル基もしくは炭素原子数３～１８のアルキル基を含むアルキルアリール基を有することが望ましい。特に好ましいのは，摩耗の抑制に特に有効な，炭素原子数３～１８の第二級アルコールから誘導されたアルキル基，あるいは炭素原子数３～１８の第一級アルコールと炭素原子数３～１８の第二級アルコールとの混合物から誘導されたアルキル基を含むジアルキルジチオリン酸亜鉛である。第一級アルコールからのジアルキルジチオリン酸亜鉛は耐熱性に優れる傾向がある。これらのジチオリン酸亜鉛は，単独で用いてもよいが，第二級アルキル基タイプのものおよび／または第一級アルキル基タイプのものを主体とする混合物で用いることが好ましい。」（段落【００３１】）(2)上記(1)の記載によれば，刊行物３には，潤滑油組成物におけるジアルキルジチオリン酸亜鉛，すなわちジヒドロカルビルジチオリン酸亜鉛について，摩耗の抑制に有効な，ヒドロカルビル基が第二級アルキル基のものを単独で用いる場合しいことが開示されている。また，このことは，刊行物３のみならず，刊行物１（特開２００３－１６５９９１号公報）の段落【００１８】，刊行物２（特開２００３－３３６０８９号公報）の段落【００３４】，特開２００３－３２７９８７号公報このように，とりわけ引用発明が記載された刊行物３自体にも上記の技術常識が開示されていることに照らすと，当業者にとって，潤滑油組成物に関する発明である引用発明のジヒドロカルビルジチオリン酸亜鉛について，上記の技術常識を参酌のものと第二級アルキル基のものとの混合物とすることは，容易に想到し得ること(3)原告は，刊行物３の上記段落【００３１】の記載は，潤滑油組成物の技術分野における一般的な理解にすぎず，引用発明について留意すべき事項とはいえなしかしながら，上記(1)で認定した刊行物３の段落【００３０】及び【００３１】の記載を総合すれば，段落【００３１】に開示された技術常識は，刊行物３に記載認定しており，引用発明は上記の「本発明の潤滑油組成物」に該当するから，刊行用し得ると理解するものと認められるのであって，原告の上記主張は採用すること原告は，刊行物３には耐摩耗性に関する記載はなく，引用発明は高温清浄性や酸化安定性のみを考慮した発明であるから，引用発明の発展又は改良により，高温清浄性と耐摩耗性の双方を満足する相違点３に係る本願発明の構成を想到することしかしながら，上記(2)で説示したとおり，刊行物３には，潤滑油組成物におけるジヒドロカルビルジチオリン酸亜鉛について，摩耗の抑制に有効な，ヒドロカルビル基が第二級アルキル基のものを単独で用いるという技術的事項も開示されておものを用いているのであるから，引用発明が耐摩耗性を考慮したものではないこと原告は，本願発明について，ＪＡＳＯ（社団法人自動車技術会）の定める要求性能や合格基準を満たしたものであって，そのような性能や基準を満たす構成を想到しかしながら，原告が主張するように，エンジン潤滑油組成物はＪＡＳＯの定める要求性能や合格基準を満たす品質としなければならないのであれば，引用発明に接した当業者も，当然に，ＪＡＳＯの要求性能や合格基準を満たすための改良を試以上のとおりで，取消事由３も理由がない。
第６結論
以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。よって，原告の請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
塩月秀   平
裁判官
池下    朗
裁判官
古   谷   健二郎


平成３０年１２月１９日判決言渡
平成２９年(ネ)第１００９８号特許権侵害行為差止請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成２８年(ワ)第１４１３１号）
口頭弁論終結日平成３０年９月１９日
判        決
控訴人（一審原告）        レオファーマ    アクティーゼルスカブ同訴訟代理人弁護士        城   山   康   文
山内真之
後藤直之
同訴訟復代理人弁護士     藤   井   駿太郎
同訴訟代理人弁理士         小野   誠
川   嵜   洋   祐
被控訴人（一審被告   ）        中外製   薬株式   会社被控訴人（一審被告）          マルホ   株式会   社両名訴   訟代理   人弁護   士     尾崎英男
日   野   英一郎
佐々    木        郁
同訴訟代理人弁理士     津国   肇
小      國    泰    弘
森      田    慶    子
同補佐人弁理士      三輪   繁
主        文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
用語の略称及び略称の意味は，本判決で付するもののほかは，原判決に従う。原判決中の別紙を「原判決別紙」と読み替える。
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人らは，被告物件を生産，使用，譲渡，貸渡し，輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。
３被控訴人らは，被告物件を廃棄せよ。
第２事案の概要
１本件は，発明の名称を「医薬組成物」とする本件特許権を有する控訴人が，被控訴人らが被告物件を製造及び販売しようとしているところ，これらの行為が本件特許権を侵害するものであると主張し，被控訴人らに対し，①特許法１００条１項に基づき，被告物件の生産，使用，譲渡，貸渡し，輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止めを，②同条２項に基づき，被告物件の廃棄を，それぞれ求めた事案である。
原審は，本件発明１～４，１１及び１２に係る本件特許には，特許法２９条２項違反の無効理由があるから，控訴人は，上記各発明に係る本件特許権を行使することができないとして，控訴人の請求をいずれも棄却し，控訴人は，これに対して控訴を提起した。
２前提事実（証拠又は弁論の全趣旨により認められる事実）は，原判決の「事実及び理由」欄の第２の１に記載のとおりである。
３争点
(1)無効理由１（特許法１７条の２第３項違反）の有無(2)無効理由２－１（乙１５を主引例とする特許法２９条２項違反）の有無(3)無効理由２－２（乙４０を主引例とする特許法２９条２項違反）の有無
４争点に関する当事者の主張
本件の争点に関する当事者の主張は，下記(1)のとおり原判決を補正し，下記(2)～(5)のとおり当審における当事者の主張を加えるほかは，原判決「事実及び理由」欄の第２の３に記載のとおりである。
(1)原判決の補正
ア原判決８頁１７行目，９頁２１行目，同頁２２行目の「乙１３」をいずれも「乙１３の１」と改める。
イ原判決１３頁１０行目「無効理由２（特許法２９条２項違反）」を「無効理由２－１（乙１５を主引例とする特許法２９条２項違反）」と改める。ウ原判決１３頁２０行目「本件特許に」から２３行目までを以下のとおり改める。
「請求項４を引用する請求項１１に従属する請求項１２に係る本件発明１２（以下，「本件発明１２」という場合には，上記のような請求項４を引用する請求項１１に従属する請求項１２に係る発明を指すこととする。）は，請求項１～４，１１に係る発明の特定事項を全て含むものであるから，そのような本件発明１２に進歩性欠如の無効理由があることを示せば，無効理由２－１，無効理由２－２の主張としては十分であるため，以下では，本件発明１２についての無効理由を主張する。」エ原判決１８頁２１行目「英国製薬工業協会編集医薬品集」の次に，「及び製品概要」を加える。
(2)当審における控訴人の主張（乙１５を主引例とする特許法２９条２項違反について）
ア乙１５は先行文献としては不適当なものであること乙１５の研究は，ＴＶ－０２軟膏（以下，ビタミンＤ３類似体の一種である1α，24-dihydroxycholecalciferol［タカルシトール］を含む軟膏について，「ＴＶ－０２軟膏」又は「タカルシトール軟膏」という。）を単独適用することを目的とし，付随的にＴＶ－０２軟膏による効果発現が遅いことに対処するため，経過措置として一時的にステロイド剤を併用することも検討した研究であって，ＴＶ－０２軟膏とＢＭＶ軟膏（ステロイドであるベタメタゾン吉草酸エステルを含む軟膏）の混合による単剤適用よりも改善された治療効果の発揮を検討したものではなく，ＴＶ－０２軟膏単剤やＢＭＶ軟膏単剤に比して，改善された治療効果を確認したものでもないから，マキサカルシトールとベタメタゾンの合剤に関する本件各発明の進歩性を否定する先行文献として，不適当なものである。
イ相違点１は容易想到ではないこと
ａ本件優先日当時，至適ｐＨの相違からビタミンＤ３類似体と局所用ステロイドの各製剤を混合すると，各成分が不安定化するとの技術常識があった（甲１６～１９，２９～３４，４１～４６）。乙１５に接した当業者は，至適ｐＨの高いタカルシトールを含むＴＶ－０２軟膏と，至適ｐＨの低いベタメタゾン吉草酸エステルを含むＢＭＶ軟膏とを混合することで，タカルシトールとベタメタゾンの一方又は双方が不安定化すると理解したはずであり，Ｄ３＋ＢＭＶ混合物（乙１５に記載されているＴＶ－０２軟膏とＢＭＶ軟膏との等量混合物）のタカルシトールを，同じくビタミンＤ３類似体の一種であって低いｐＨで不安定化するマキサカルシトールに置換しても，この不安定化の問題は解決しないから，当業者は，乙１５のＤ３＋ＢＭＶ混合物におけるタカルシトールをマキサカルシトールに置換する動機付けを持つことはなかった。


甲４１の表７によると，乙１５で使用されたタカルシトールが活性成分として含まれているボンアルファ軟膏とベタメタゾンが活性成分として含まれているリンデロンＶＧ軟膏の混合について，本件優先日以前に不安定性が確認されている。また，同表９では，マキサカルシトールが活性成分として含まれているオキサロール軟膏と３種類の局所用ステロイド軟膏をそれぞれ混合したところ，４週間後，マキサカルシトールの含量が７３．５％ないし７８．５％へ「著しい低下」を示したことが記載されている。
ステロイド外用薬が，ｐＨの変化により含有量を著しく低下させてしまうことが一般的知見であったことも明らかであり，特に，ベタメタゾン吉草酸エステル（リンデロンＶ）については，ｐＨがアルカリ性に傾いてエステル転移が生じると効力が７分の１に低下することが指摘されている（甲４２，４３）し，ビタミンＤ３類似体が酸性下で不安定であることは,本件優先日前の公知文献（甲４４，４５）の記載から明らかであり，その中にはタカルシトールが含まれている。また，乙１６，１７にも，タカルシトールその他のビタミンＤ３類似体をベタメタゾンエステルと混合した場合に，ベタメタゾンエステルが安定に存在する旨の記載はないのであるから，ベタメタゾン（又はそのエステル）とマキサカルシトールを単一処方中に安定に含有する医薬組成物という構成を想定することは，当業者にとって容易ではなかった。
ｂ被控訴人らは，本件発明１の構成要件Ｅは，優先権主張の基礎となるデンマーク王国における特許出願（乙３２。以下「デンマーク特許出願」という。）の明細書に記載されていない旨主張する。
しかし，本件出願は，デンマーク特許出願の明細書における「少なくとも１つのビタミンＤ類似体からなる第１の薬理学的活性成分Ａ」を「マキサカルシトールからなる第１の薬理学的活性成分Ａ」に特定したものであり，この特定により，「少なくとも１つのビタミンＤ類似体からなる第１の薬理学的活性成分Ａ」と比較して異なった種類の作用効果や際立って優れた作用効果を記載したものではないから，本件発明１の構成要件Ｅは，デンマーク特許出願の明細書に記載されていたものである。
また，後記の乙３４は，単にマキサカルシトールを１日１回適用した場合の乾癬治療効果を記載しているにすぎず，ビタミンＤ３類似体と局所用ステロイドの合剤の乾癬治療効果を開示するものではなく，同合剤の１日１回適用を開示するものでもない。被控訴人らは，マキサカルシトール軟膏の乾癬治療効果及びマキサカルシトール軟膏のタカルシトール軟膏に対する優位性を前提に，タカルシトール軟膏のマキサカルシトール軟膏への置換容易性を主張するが，乙１５において，合剤が優れた乾癬治療効果を有することが記載されておらず，合剤の安定性も記載されていないのであるから，仮に原出願日を基準時としても，当業者には，乙１５発明のタカルシトール軟膏をマキサカルシトール軟膏に置換する動機付けはなかったというべきである。
相違点１に係る優れた効果が，進歩性を基礎付けること仮に，相違点１の構成が容易に想到できたとしても，ビタミンＤ３類似体とベタメタゾン（又はそのエステル）を単一処方中に含有する医薬組成物は，以下のとおり，乙１５の記載から予想できない優れた効果を有している。
ａ本件明細書の記載
本件明細書の段落【００２８】には，「１つのみの活性化合物で治療した患者よりもより早い治癒開始及びより有効な斑治癒が得られる」との記載があり，本件明細書の【図１】に示されたＰＡＳＩ変化率によると，ビタミンＤ３類似体とベタメタゾンを組み合わせた合剤が，ビタミンＤ３類似体の単剤及びベタメタゾンの単剤それぞれと比較して，治療初期における治療効果が優れていること（より早い治癒開始）及び４週間経過時点における治療効果においても優れていること（より有効な斑治癒）を明らかにしている。また，このような優れた治療効果は，補充データである甲１０，１１においても確認されており，甲１０は，同じビタミンＤ３類似体の一種であるカルシポトリオールとベタメタゾンの合剤の１日１回適用が，カルシポトリオールとベタメタゾンを１日１回ずつ交互に適用した場合に比して優れた治療効果を有していることを明らかにしている。
加えて，本件明細書の段落【００２８】の「カルシポトリオールなどのビタミンＤ類似体の皮膚刺激副作用がベタメタゾンなどのステロイドの乾癬皮膚への同時適用によって緩和されることが示され，・・・」との記載によると，本件各発明に副作用緩和の効果があることも明らかにされている。
ｂ乙１５の記載から「より早い治癒開始」は予測できないこと原判決は，乙１５において，本件各発明の「より早い治癒開始」の効果が実質的に開示されていると判断した。しかし，乙１５において，Ｄ３＋ＢＭＶ混合物と，ＢＭＶ単剤（ベタメタゾンとワセリンを等量混合したＢＭＶ＋Ｐｅｔｒｏｌ混合物）の比較を行っているのは，症例２０～２３であるところ，症例２０では，Ｄ３＋ＢＭＶ混合物とＢＭＶ＋Ｐｅｔｒｏｌ混合物との間で，治療開始初期の治癒効果に差がないことが明らかにされている。症例２１では，Ｄ３＋ＢＭＶ混合物では治療期間１４日で治療効果３であり，ＢＭＶ＋Ｐｅｔｒｏｌ混合物では治療期間２１日で治療効果３であったことが記載されているが，ＢＭＶ＋Ｐｅｔｒｏｌ混合物の治療期間１４日の時点での治療効果が３未満であったことは記載されておらず，症例２１を根拠に，Ｄ３＋ＢＭＶ混合物の方がＢＭＶ＋Ｐｅｔｒｏｌ混合物よりも治療開始初期の治療効果が優れていたと認めることはできない。そうすると，残った症例２２と症例２３というわずか二つの症例から，治療効果の優劣を判断することはできない（甲３５）。むしろ，Ｄ３＋ＢＭＶ混合物とＢＭＶ軟膏（ベタメタゾンが，通常使用される０．１２％の濃度で含有される。）を比較した症例２４～２６は，Ｄ３＋ＢＭＶ混合物とＢＭＶ軟膏との間に乾癬治療効果に差異を生じなかったことを表している。


また，乙１５が治療効果を比較しているのは，Ｄ３＋ＢＭＶ混合物とＢＭＶ単剤（ＢＭＶ＋Ｐｅｔｒｏｌ混合物）とであって，Ｄ３＋ＢＭＶ混合物とタカルシトール単剤との比較は行われておらず，乙１５は，ビタミンＤ３類似体の単剤と比較して，ビタミンＤ３類似体とベタメタゾンとの合剤が，より早い治療効果をもたらすことを示すデータを含んでいない。
乙１５において，治療効果２（中等度改善）と治療効果３（著明改善）という数値が，いかなる基準によって評価されているか全く明らかでない。乙３６のように，試験期間，評価時期及び評価項目を明示した上で，全ての評価を包み隠さず記載するのが，治療効果の経時的変化を論ずる場合の技術常識であるが，乙１５は，試験期間は「塗布期間は最長４週間とした」とする以外，何らの基準も示しておらず，評価時期及び評価項目は何ら示されていない。結果についても，乙１５は，各症例について１回の評価を記載するにとどまり，時間的な変化の様子をうかがい知ることはできない。このように，乙１５は，試験デザインがほとんど示されておらず，結果も不十分かつ恣意的なデータが示されているにすぎないものであるから，乙１５を基礎にして，Ｄ３＋ＢＭＶ混合物とＢＭＶ軟膏の治療効果の経時的変化を論ずることは不可能である。
ｃ乙１５の記載から「より有効な斑治癒」は予測できないこと乙１５の症例２０では，Ｄ３＋ＢＭＶ混合物とＢＭＶ＋Ｐｅｔｒｏｌ混合物との間で治療効果に差がないことが明らかにされている。症例２１でも，Ｄ３＋ＢＭＶ混合物では治療期間１４日で治療効果３であり，ＢＭＶ＋Ｐｅｔｒｏｌ混合物では治療期間２１日で治療効果３であったことが記載されており，両者の最終的な治療効果に差がないことが明らかにされている。また，症例２３では，治療期間２１日（３週間）でＤ３＋ＢＭＶ混合物の治療効果が３である一方，ＢＭＶ＋Ｐｅｔｒｏｌ混合物の治療効果が２であることが記載されているが，本件明細書の実施例のように，治療期間を２８日（４週間）継続した場合に，最終的な治療効果に差が生じるか否かは明らかにされていないし，症例２３において，Ｄ３＋ＢＭＶ混合物がＢＭＶ＋Ｐｅｔｒｏｌ混合物に比べて若干効果に差があるように見えるのは，ＢＭＶ＋Ｐｅｔｒｏｌ混合物に含まれるＰｅｔｒｏｌすなわちワセリンによる肥厚の効果が影響している可能性がある。
そうすると，乙１５において，Ｄ３＋ＢＭＶ混合物がＢＭＶ単剤（ＢＭＶ＋Ｐｅｔｒｏｌ混合物）に比べて，より有効な斑治癒の効果を奏していることを示し得るのは，症例２２のみであるが，一つの症例のみでは，Ｄ３＋ＢＭＶ混合物の優れた治療効果が裏付けられているとはいえない。
甲４７の図３Ｂによると，市販の０．１２％ＢＭＶ軟膏を４分の１に希釈しても，血管収縮反応陽性率にほとんど変化が見られなかったことが読み取れる。そうすると，乙１５のＤ３＋ＢＭＶ混合物において，ＢＭＶの濃度が，０．１２％ＢＭＶ軟膏の半分の０．０６％であったことをもって，乾癬治療効果が半分になることを前提とすることはできない。乙１５の０．０６％ＢＭＶ軟膏（ＢＭＶ＋Ｐｅｔｒｏｌ混合物）は，０．１２％ＢＭＶ軟膏にほぼ遜色のない乾癬治療効果を有していたと考えられるのであり，症例２２は，０．０６％ＢＭＶ軟膏（ＢＭＶ＋Ｐｅｔｒｏｌ混合物）の治療効果が下振れした例であるにすぎない。また，乙１５が治療効果を比較しているのは，Ｄ３＋ＢＭＶ混合物とＢＭＶ＋Ｐｅｔｒｏｌ混合物とであって，Ｄ３＋ＢＭＶ混合物とタカルシトール単剤との比較は行われておらず，乙１５は，ビタミンＤ３類似体の単剤と比較して，ビタミンＤ３類似体とベタメタゾンとの合剤が，より早い治療効果をもたらすことを示すデータを含んでおらず，より有効な斑治癒の効果をもたらすことを予測させるものではない。
ｄ乙１５の記載から「副作用緩和の効果」は予測できないこと本件各発明の副作用緩和の効果についても，乙１５の記載から予測できない。この点，原判決は，本件明細書の段落【００２８】の「２成分投薬計画についてある程度の相乗効果（より少ない皮膚刺激）が報告されている場合もある」という記載から，副作用緩和の効果を予想できるとしたが，本件明細書の上記記載は，同時適用ではない場合に関する記載であって，本件各発明の副作用緩和の効果を予測できたことの根拠となるものではない。
また，乙１５では，Ｄ３＋ＢＭＶ混合物について，寛解維持及び副作用を検討する試験は実施されていない。これは，乙１５では，Ｄ３＋ＢＭＶ混合物を長期間使用することを目的としていなかったためであると考えられ，本件各発明とは技術的思想を異にする。
ウ相違点２について
相違点２が認定されるべきこと


乙１５は，試験について正確な記載がされた学術論文ではなく，乙１５において使用されたＴＶ－０２軟膏に水が含まれていたことが記載されていないことをもって，Ｄ３＋ＢＭＶ混合物が非水性であったということはできない。原判決は，乙１５において，ＴＶ－０２軟膏についてワセリン基剤であると記載されていたことなどから，相違点２の存在を否定したが，甲２６には，軟膏剤の一種である油脂性軟膏剤について，基剤として油性成分が用いられる旨と共に，水性成分も含まれる場合があることが記載されている。また，ワセリンは，油脂性基剤であるが，１００ｇ当たり５～１０ｇ程度の水を含有し得るものであり，ワセリン基剤であることは非水性であることを意味しない（甲２７）。実際，ドボネックス軟膏は，ワセリンを基剤とする油脂性軟膏剤であるが，精製水を含んでいる（甲２８）。したがって，乙１５に接した当業者は，ＴＶ－０２軟膏がワセリン基剤であることを理解しても，そのことから，ＴＶ－０２軟膏について非水性混合物であると読み取ることはできず，ＴＶ－０２軟膏とＢＭＶ軟膏の混合物であるＤ３＋ＢＭＶ混合物についても，非水性混合物であるとは認められない。ＢＭＶ軟膏についても，ＴＶ－０２軟膏と混合することを理由に，水が添加されていないと推論することはできない。また，仮に，ＢＭＶ軟膏が油脂性基剤を使用する油脂性軟膏剤であったとしても，油脂性軟膏剤には水も含まれ得るのであるから（甲２６，２８），水が添加されていないとの推論は成り立たない。なお，被控訴人らは，乙１５の比較試験において活性成分以外の条件は同様である旨主張するが，そのように解すべき根拠はない。
相違点２は容易想到ではないこと
前記のとおり，ビタミンＤ３類似体と局所用ステロイドとを混合することは避けるべきとするのが，本件優先日当時の技術常識であった。これに対し，本件各発明の発明者らは，マキサカルシトールとベタメタゾン（又はそのエステル）とを含む医薬組成物を，非水性混合物とすることによって，両者の良好な安定性を維持することを可能にした。すなわち，ビタミンＤ３類似体を含む軟膏は，ドボネックス軟膏（甲２８）のように水を含むことが多く，かつ，ビタミンＤ３類似体の安定化のために，ｐＨが高く調整されているため，これにベタメタゾンを混合しても，至適ｐＨが低いベタメタゾンが不安定化するという問題が生じていたところ，本件各発明の発明者らは，これを非水性とすることで，ビタミンＤ３類似体の安定化のためにｐＨを高く維持する必要性がなくなり，そのため，ベタメタゾンの活性を維持しつつ，これをビタミンＤ３類似体と混合できることを発見したのであり，「非水性」との特定は，安定に組み合わせるための構成であるという点において，重要な意味を有している。
乙１５には，Ｄ３＋ＢＭＶ混合物を非水性とすることについて何らの記載もなく，ビタミンＤ３類似体と局所用ステロイドを一つの処方物中に組み合わせながら，両者を良好に安定維持する方策についても，何らの記載も示唆もない。また，乙１６，１７には，いずれもマキサカルシトールとベタメタゾンを混合した上で，これを非水性とすることについても，何らの記載も示唆もない。被控訴人らは，乙３９に基づいて，ｐＨによる不安定化を回避するため非水性にすることは周知技術であったと主張するが，乙３９には，非水性の構成を採ることによって不安定化を防ぐという解決案は示されていない。また，仮に本件優先日当時，非水性の構成によって加水分解による不安定化を防ぐという技術的知見があったとしても，ビタミンＤ３類似体と局所用ステロイドを含む医薬組成物が当然に非水性により安定化するといえるものではないから，ビタミンＤ３類似体と局所用ステロイドの混合物において加水分解が不安定化の一つの原因になり得るとしても，加水分解を防ぐ方法が必ず有効であるとは限らない。
したがって，乙１５発明に乙１６発明，乙１７発明を組み合わせても，相違点２は容易に想到できなかった。
エ相違点３について
相違点３は容易想到ではないこと
乙１５には，Ｄ３＋ＢＭＶ混合物を１日１回塗布とすることについて記載も示唆もなく，また，Ｄ３＋ＢＭＶ混合物による副作用について記載していないから，乙１５に接した当業者は，Ｄ３＋ＢＭＶ混合物について，その塗布回数を１日１回に減らす動機付けを有さなかった。さらに，乙１５は，ビタミンＤ３類似体単剤及びベタメタゾン単剤のそれぞれと比較して，Ｄ３＋ＢＭＶ混合物が優れた治療効果を示すことを裏付けるものではないから，このような混合物について，当業者は，適用回数を，乙１５において記載された１日２回から，１日１回に減らす動機付けを有したものではない（甲３５）。
原判決は，タカルシトールを１日１回適用して乾癬処置をするとしている乙２４，２５を指摘するが，乙２４，２５に記載のタカルシトール含有量は，４μｇ/ｇである。他方，乙１５のＤ３＋ＢＭＶ混合物に含有されるタカルシトールの濃度は１μｇ/ｇにすぎず，高濃度のタカルシトールを含有する軟膏が１日１回適用されていたことが，その４分の１しかタカルシトールを含有しないＤ３＋ＢＭＶ混合物について，１日２回適用から１日１回適用に減少させる動機付けを当業者に与えるものではない。むしろ，タカルシトール単剤について，１日１回適用とするために４μｇ/ｇという高濃度が必要であったことに照らすと，１μｇ/ｇしかタカルシトールを含有しないＤ３＋ＢＭＶ混合物について，１日１回適用とした場合には所望の効果が得られないと，当業者は理解したはずである。


また，乙１５には，「皮膚を通して入り込んだ活性型ビタミンＤ３が皮膚に蓄積する可能性があることも指摘されているので，長期間高濃度のＴＶ－０２軟膏を制限なく使用することはつつしむべきであると考える。」（４３５頁左欄下から１９行～１５行）との記載があることから，当業者は，Ｄ３＋ＢＭＶ混合物におけるタカルシトールの濃度を，あえて４μｇ/ｇという高濃度とすることについて，動機付けを有しなかった。ビタミンＤ３類似体を使用する一つの目的は，局所用ステロイドの使用による副作用を低減することであるが，局所用ステロイドの使用量を増やすと，局所用ステロイドの使用による副作用が大きくなってしまい，不合理であるから，このことからしても，乙１５のＤ３＋ＢＭＶ混合物の各活性成分の濃度を上げて適用回数を減らすことの動機付けはない。
さらに，Ｄ３＋ＢＭＶ混合物は合剤であるから，単剤について１日１回適用することが知られていたとしても，合剤について１日１回適用するための動機付けの根拠となるものではない。乙１５のＤ３＋ＢＭＶ混合物におけるタカルシトールの濃度を単純に４μｇ/ｇとしても，至適ｐＨの異なる他の製剤との混合によって，当該濃度が低下することが容易に予想される。また，仮にタカルシトールの濃度を４μｇ/ｇに維持できたとしても，ベタメタゾンの濃度も同様に４倍の０．２４％とすべきか否かは，乙１５の記載から不明であるし，副作用が問題視されるステロイド化合物であるベタメタゾンをそのような高濃度とすることが，医薬組成物として適切であるか否かについても，別途の検討が必要となる。
以上からすると，乙１５のＤ３＋ＢＭＶ混合物から出発して，１日１回適用可能なタカルシトールとベタメタゾンの両方を含有する医薬組成物の構成を想到することは，当業者にとって容易ではなかった。
相違点３により，本件発明１２が優れた効果を奏すること本件発明１２は，「１日１回投与により，乾癬患者の大多数，特に非遵守者群の生活の質を実質的に改善し得る，医薬組成物を提供し得たという効果」を奏するものであり，このような効果は，乙１５～１７，２４及び２５の記載から予測できない。従前からのビタミンＤ３類似体の単剤とベタメタゾンの単剤を，朝に１回，夕方に１回適用するというような交互方式では，患者の適用遵守が問題となる。他方，ビタミンＤ３類似体とベタメタゾンを合剤とし，さらに１日１回適用とすれば，その処置指示は，より単純となるので，患者の適用遵守が改善され，より多数の乾癬患者の有効な治療が可能になり，患者の安全性も改善される（甲３５）。乙１５では，Ｄ３＋ＢＭＶ混合物は１日２回適用とされているから，１日１回適用による効果（特に，患者の適用遵守改善の効果）については，何ら記載も示唆もない。むしろ，当業者は，１日２回適用とされている合剤について，適用回数を１日１回に減らせば，治療効果が得られないと認識したはずである。カルシポトリオールとベタメタゾンジプロピオネートの合剤を用いた実験により，１日１回適用と１日２回適用との間には，乾癬治療効果に有意差がないことが確認されている（甲４８）が，このことは，本件優先日当時には予想することができなかった。
(3)当審における被控訴人らの主張（乙１５を主引例とする特許法２９条２項違反について）
ア相違点１の容易想到性について
本件発明１の構成要件Ｅは，優先権主張の基礎となるデンマーク特許出願の明細書（乙３２）に記載されておらず，控訴人は，本件発明１についてデンマーク特許出願に基づく優先権の利益を享受することはできない。したがって，本件発明１及びその従属項の進歩性判断の基準日は，原出願日である平成１２年１月２７日（以下「本件原出願日」という。）であって，本件優先日以降に公表された論文である乙３４（J.N.W.N.BARKERほか「Topicalmaxacalcitol   forthetreatmentofpsoriasisvulgaris:a   placebo-controlled,double-blind,dose-findingstudywithactivecomparator」British   JournalofDermatology   141:274頁～278頁，1999年）についても進歩性の判断に当たって考慮できるところ，乙３４には，マキサカルシトール軟膏の１日１回適用がカルシポトリオールの１日１回適用よりも乾癬治療において有用性が高いことが記載されている。
また，本件優先日前に頒布された刊行物である乙３５（中川秀己「乾癬の新しい治療薬」皮膚病診療Vol.20   No.8,678頁～682頁，平成１０年８月）にもマキサカルシトール軟膏がタカルシトール軟膏よりも効果が高いことが記載されている。Ａ医師（以下「Ａ医師」という。）は，乙１５の混合物中のタカルシトールをより治療効果の高いビタミンＤ３類似体の他の製剤に置き換えて処方しようと思うのは道理であり，平成１１年の時点で「本論文に用いられているＴＶ－０２・ＢＭＶ混合物中のタカルシトール軟膏に代えてマキサカルシトール軟膏をＢＭＶ軟膏と混合して処方しようと考えるのは想像に難くない」と述べている（乙５０）。控訴人が主張する「本件優先日当時，ビタミンＤ３類似体と他の成分とを混合することは避けるべきである。」という無条件の包括的な技術常識は存在しない。