本願明細書（甲３）の記載によれば，本願発明の「光伝送システム」は，「送信機と対応する受信機との間の距離が，１００kmより長く，しばしばおよそ１０００kmであり，或いはそれより長い」（【００２６】）ものであり，「光伝送システム（ＯＴＳ）に対して許容できるものと規定されるＦＥＣ復号後のＢＥＲが１０－１６である」（【００１７】）という高い品質が要求されていることから，当業者は，本願発明の「光伝送システム」は光伝送ネットワークシステムであると理解する。引用発明である「ＧＥ－ＰＯＮシステム」は，１０ｋｍ，２０ｋｍまでの伝送を対象としたものであり，伝送信号のビッド誤り率ＢＥＲは１０－１２程度の品質であるため，本件優先日当時，当業者は，引用発明である「ＧＥ－ＰＯＮシステム」は光アクセスネットワークシステムであり，本願発明の「光伝送システム」とは異なるものであると判断する。
以上から，審決が，引用発明の「ＧＥ－ＰＯＮシステム」が本願発明の「光伝送システム」であると認定しているのは誤りである。
(2)容易想到性の判断の誤り
上述のように，光伝送ネットワークでは，大容量化・長距離化が求められており，一方，光アクセスネットワークでは，経済性とＩＰ（InternetProtocol）通信の親和性が求められている。光伝送ネットワークシステムでは，その特徴である光増幅，長いファイバースパン，高いデータ容量，あるいは，送信機と受信機間の長い距離に関連して，増幅を受ける光伝送ネットワークシステムに関連した技術的課題（光信号対雑音比の要件，光非線形性の要件，ＰＭＤの緩和，光利得平坦性の要件等）が生じていた。したがって，光アクセスネットワークシステムにおける技術を光伝送ネットワークシステムに適用することは困難である。なお，被告は，「増幅を受ける光伝送ネットワークシステム」についての主張は本願発明の記載に基づかないと反論するが，本願発明の「光伝送システム」において，光「増幅器」がシステム構成要素の１つであることは，本願明細書に明確に記載されている（【０００３】）。
また，引用発明及び周知事項のいずれにおいても，ＦＥＣレート調整により，存続期間の始め（ＢＯＬ）から存続期間の終わり（ＥＯＬ）まで性能マージンを準一定の状態に保つことができることについての技術的示唆はない。以上から，本件優先日当時，当業者が，引用発明の「ＧＥ－ＰＯＮシステム」と周知事項に基づいて，本願発明を容易に想到し得るものではない。
(3)本願発明の効果の認定の誤り
本願明細書の図４Ａで示されているように，従来技術の光伝送システム（ＯＴＳ）（図４Ａの点線）では，性能マージンが存続期間の初め（ＢＯＬ）での約４ｄＢから，２０年となる存続期間の最後（ＥＯＬ）に約０ｄＢへと時間とともに直線的に低下するのに対し，本願発明（図４Ａの実線）は，ＦＥＣレート調整により，ＢＯＬからＥＯＬまで性能マージンを準一定の状態に保つことができる（【００３６】）という格別の効果を有する。
したがって，審決が本願発明について，引用発明及び周知事項に基づいて当業者が予測し得る範囲のものであり，格別のものではないと認定しているのは誤りである。
第４被告の反論
１取消事由１に対し
(1)「新たな拒絶理由通知について」に対して
審決は，本願発明は「性能マージン」として「Ｑ係数」のマージンを用いることまで特定していないが，「当該技術分野において，性能の指標としてＢＥＲの代わりにＱ係数を用いることは普通に行われていることである」との当該技術分野における本件優先日での技術水準を明らかにし，仮に，「性能マージン」を「Ｑ係数」のマージンとしてみても，その点に進歩性はないことを述べたものである。すなわち，発明の構成として特定されていない事項に関して，技術水準を述べたにすぎないのであるから，新たな拒絶理由が生じているわけではない。また，周知引用文献は，国際調査報告に引用され，本件優先日における技術水準を示すものとして提示されていた文献である。そして，「性能の指標としてＢＥＲの代わりにＱ係数を用いること」は，上記文献のみならず，乙５（４１３３ページ右欄８～９行，抄訳の２ページ３～４行），乙６（【００６５】），乙７（５ページ２２行～６ページ７行（訳文である乙８の【００１７】～【００１９】））にも記載されているように，当該技術分野における技術常識である。
(2)「審理不尽の違法について」に対して
特許法は，１つの特許出願に対し，１つの行政処分としての特許査定又は特許審決がされ，これに基づいて１つの特許が付与されるという基本構造を前提としており，一部の請求項に係る発明について特許をすることができない事由がある場合には，他の請求項に係る発明についての判断いかんにかかわらず，特許出願全体について拒絶査定をすべきことになる。
したがって，請求項１０に係る本願発明が特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものである以上，請求項１ないし９に係る発明について判断するまでもなく，本願は出願全体として拒絶されるべきである。
２取消事由２に対し
(1)「引用発明の認定の誤り」に対して
ア本願発明は，「光伝送システムを作動させる方法」の発明であるから，審決は引用発明の「ＧＥ－ＰＯＮシステム」と本願発明の「光伝送システム」との関係を検討したものである。原告の主張は，引用発明の「ＧＥ－ＰＯＮシステム」が属するという「光アクセスネットワークシステム」と，原告が「光伝送ネットワークシステム」と呼ぶ，本願発明に記載のない「ネットワークシステム」との課題や特徴に基づく差異の主張であって，そもそも引用発明を本願発明との対比と関係するものではないから，失当である。


また，本願発明における「光伝送システム」の用語について，本願の請求項，明細書に特有の定義の記載はないから，その文言どおり，特に距離や誤り率などの限定を有しない，通常の技術用語として，光により伝送を行うシステムであると「光伝送システム」を一義的に明確に理解することができる。イなお，仮に本願発明の用語「光伝送システム」は，「ＧＥ－ＰＯＮ」を含まないとしても，審決は，「光により伝送を行うシステム」としての「光伝送システム」の点で共通するとしたものであって，『「光伝送システム」に関して，本願発明は，「１以上の光リンクを介して接続されている複数の光トランスポンダ（ＯＴ）」からなるものであり，「第１の光送受信機」，「第２の光送受信機」がそれぞれ「第１のＯＴ」，「第２のＯＴ」であるのに対し，引用発明は，「ＧＥ－ＰＯＮシステム」であり，「局側装置ＯＬＴ」，「宅側装置ＯＮＵ」である点。』を相違点１として挙げて，引用発明のＧＥ－ＰＯＮシステムと，１以上の光リンクを介して接続されている複数の光トランスポンダ（ＯＴ）からなる「（原告のいう）光伝送システム」との相違点を含めた容易想到性を実質的に判断しているものである。よって，本願発明の「光伝送システム」が引用発明の「ＧＥ－ＰＯＮシステム」を含むか否かは，審決の結論に何ら影響を及ぼさない。
(2)「容易想到性の判断の誤り」に対して
原告の，引用発明の「ＧＥ－ＰＯＮシステム」は本願発明の「光伝送システム」とは異なるシステムであるから審決の引用発明の認定は誤りである旨の主張は，その前提において失当である。
原告は「増幅を受ける光伝送ネットワークシステム」について主張するが，本願発明に「光増幅器」の設置の有無の規定はないから，原告の主張は本願発明の記載に基づかないものであり，当を得ないものである。
引用発明は，ＧＥ－ＰＯＮにおいて，光ファイバー，送信部，受信部等の光部品の経時劣化により，ビット誤り率（ＢＥＲ）が高くなることをも課題とするものである。そして，①前方誤り訂正（ＦＥＣ）をＧＥ－ＰＯＮに用いること，及び，ＦＥＣを「１以上の光リンクを介して接続されている複数の光トランスポンダ（ＯＴ）のうちの少なくとも第１のＯＴと第２のＯＴの間の光リンク」を備えるシステムに用いることは，周知である。②光ファイバー，送信部，受信部等の光部品の経時劣化によりＢＥＲが高くなることは，光伝送路を介してデータを送受信するシステムのタイプにかかわらず，当業者に技術課題として認識されていたことであるから，周知の１以上の光リンクを介して接続された複数の光トランスポンダ（ＯＴ）の間で前方誤り訂正（ＦＥＣ）符号を用いて互いに通信する周知の光伝送システムにおいても，光部品などの経時劣化に対応するために，誤り訂正符号化方式の符号化率を変更するようにすることは，格別困難なことではない。審決の相違点１についての容易想到性の判断に誤りはない。
(3)「本願発明の効果の認定の誤り」に対して
引用発明（甲１）も，光部品などの経時劣化が生じた場合を想定しており，その解決手段として，通信サービス開始後にも伝送誤り率を測定しそれに応じて符号化率を可変にすることで，所定の伝送信号のビット誤り率（ＢＥＲ）を維持しつつ（【００３３】），実質的な通信速度を上げ，良好な通信を行えるようにする（【００３４】）という効果を有するものである。
そして，引用例の図３及びその説明によれば，引用発明は，初期設定として，効率の良い伝送条件を探索するために，下り回線の通信は符号化率を最高に設定しておき（【００３６】），伝送誤り率が所定の値以下であるかどうかを判定し，伝送誤り率が所定の値を超えていたとき，設定された符号化率が設定可能な下限であるかを判別して符号化率の設定範囲がまだ下限に達していなければ符号化率を下げるとの処理を繰り返し行うものである（【００３７】）。ここで，当該「所定の値」は，ある程度余裕をみて設定されていると解するのが自然である。すなわち，ＢＥＲに余裕を持たせるために，前記「所定の値」をある程度余裕をみて設定することは，普通に考えることにすぎない。
また，光部品などの経時劣化が，当該光部品などの使用開始（ＢＯＬ）から製品寿命に達するまで（ＥＯＬ）の長期間にわたって生じることは当業者における技術常識であるから（国際調査報告に引用された甲１６の抄訳乙４を参照。），通信の品質が長期的に劣化することにより，引用発明の符号化率を下げる処理（データに付加する誤り訂正符号の比率を増やす処理）は繰り返し行われ，その都度，通信の品質は一時的に回復するから，「光部品などの経時劣化が生じた場合にも，符号化率を落としながら，あるいは，通信速度を落としながら，通信を維持することができる」という効果は，ＢＯＬから符号化率が設定可能な下限に達するＥＯＬまでの間にわたって奏されるものであることは明らかである。
してみれば，引用発明においても，実質的に本願明細書の図４Ａの実線と同様の符号化率の制御が行われて同様の作用・効果が奏されていると解される。よって，本願発明の効果は，引用発明の奏する効果及び相違点１，２に係る各周知技術から予測し得る範囲のものであって，審決の認定に誤りはない。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（審理手続上の瑕疵）について
(1)新たな拒絶理由通知について


原告は，審決が，周知技術ではない「性能の指標としてＢＥＲの代わりにＱファクターを用いること」を周知技術とした上で，引用発明と周知引用文献に記載された発明を組み合わせて容易に想到し得ると判断したものであり，拒絶理由通知において通知した拒絶理由とは異なった理由を拒絶理由としているから，新たな拒絶理由通知を発し，出願人に意見を述べる機会を与えるべきものであった，と主張する。しかし，本件優先日以前における刊行物には，以下の記載がある。①周知引用文献（平成１８年１１月発行，甲１８）「データチャネルのキーパフォーマンス指標は，受信したデータストリームのＢＥＲ測定値である。ＢＥＲの代わりに，Ｑ値を用いることが通例である。Ｑ値は，以下の誤差関数を通じてＢＥＲに関連付けられ，それはデジベル単位で表現される。」（４２０８頁右欄１２行～１６行）
②「Wavelength   DivisionMultiplexingin   Long-HaulTransoceanicTransmissionSystems」（平成１７年１２月発行，乙５）「Ｑ係数から，ＢＥＲを求める，及び，ＢＥＲからＱ係数を計算するために，数値近似を用いることがしばしば有用である。」（４１３３頁右欄下から５行～４行）③特開２００４－２８２３７２号公報（平成１６年１０月７日公開，乙６）【００６５】ＢＥＲの代わりに，光伝送路２０のＱ値を使用しても良い。ＢＥＲとＱ値の何れも，光伝送路の伝送誤り率情報として使用できる。④国際公開第２００６／００８３２１号公報（平成１８年１月２６日公開，乙７，乙８）
【００１９】上式から，ＢＥＲはＱファクタの単調減少関数であることがわかる。光システム設計の分野ではＱファクタの単位は通常はｄＢであり，Ｑ［ｄＢ］＝２０ｌｏｇ（Ｑ）である。このパラメータＱ［ｄＢ］は以下の記述において用いられるが，ここに提案する革新的な技術から逸脱することなく少しの変更だけで，ＢＥＲ，Ｑ，Ｑ［ｄＢ］の中から選ばれる３つのパラメータのどの１つも本発明に係る手続きにおいて用いることができることは，当業者であればすぐに理解できるであろう。
上記各記載によれば，光データ通信技術の分野において，通信性能の指標としてＢＥＲ（ビット誤り率）の代わりにＱファクターを用いることは，審決が引用した周知引用文献のみならず，本件優先日の約３年前から特許出願に係る公開公報及び電気・電子分野における学会において発表された論文に記載される技術事項と認められる。そして，これらの刊行物に記載された技術事項に係る技術分野は，本願発明の属する技術分野と同一ないし密接に関連しているといえる。したがって，通信性能の指標としてＢＥＲ（ビット誤り率）の代わりにＱファクターを用いることは，本件優先日当時，本願発明に係る当事者にとって周知であったと認められる。
よって，上記技術が周知ではないことを前提とする原告の主張には，理由がない。
(2)審理不尽の違法について
原告は，審決は，本願の請求項１０に係る本願発明について，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないと判断した上で，請求項１ないし９については検討するまでもなく，本願は拒絶すべきものであるとするが，本願では，本願発明は方法の発明であり，請求項１ないし９に係る発明は物の発明であるところ，方法の発明と物の発明では，それぞれ実施行為（特許法２条３項），特許権の効力範囲（特許法６８条）が異なるのであるから，請求項に係る発明ごとに個別に特許要件を検討する必要性が高く，審決が，請求項１ないし９に係る発明の特許要件について判断をしなかったことには，審理不尽の違法がある旨主張する。しかし，特許法は，１つの特許出願に対し，１つの行政処分としての特許査定又は特許審決がされ，これに基づいて１つの特許が付与され，１つの特許権が発生するという基本構造を前提としており，請求項ごとに個別に特許が付与されるものではない。このような構造に基づき，複数の請求項に係る特許出願であっても，当該特許出願の全体を一体不可分のものとして特許査定又は拒絶査定をするほかなく，一部の請求項に係る特許出願について特許査定をし，他の請求項に係る特許出願について拒絶査定をするというような可分的な取扱いは，特許法上予定されていない。したがって，後記２のとおり，請求項１０に係る本願発明が特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものであるから，請求項１ないし９に係る発明について判断することなく，拒絶査定に対しなされた本件不服審判請求は成り立たない，とした審決の判断に誤りはなく，手続上の瑕疵があるともいえない。よって，原告の上記主張には，理由がない。
(3)以上より，取消事由１には，理由がない。
２取消事由２（進歩性判断の誤り）について
(1)本願発明について
ア本願明細書（甲３）には，以下の記載がある。
【０００１】本発明は光伝送システム（ＯＴＳ）に関し，より詳細には，その寿命の間，レート適応型前方誤り訂正（ＦＥＣ）を利用することによりＯＴＳの容量及び／又は費用対効果を改善することに関する。【０００２】現行の光伝送システム（ＯＴＳ）では，適切なデータ伝送容量をもたらすために波長分割多重方式（ＷＤＭ）が広く用いられている。各ＷＤＭチャネルの，本明細書で「光信号速度」と称する光信号のデータ転送率は通常，同期式光ファイバ網（ＳＯＮＥＴ）標準規格により，また，計画されたトラフィック需要及び光リンク条件に基づいて２．５Ｇｂ／ｓ，１０Ｇｂ／ｓ，又は４０Ｇｂ／ｓに規定されている。・・・
【０００３】規定されたサービス品質（ＱｏＳ）要件を満たすために，一般に各ＷＤＭチャネルは，通常およそ１０－１６の比較的低い出力ビット誤り率（ＢＥＲ）を保証する必要がある。・・・ＯＴＳの全寿命の間中ＱｏＳ要件を満たすことが期待されるので，光リンクの状況におけるシステム構成要素（例えば光学送信機，増幅器，受信機，フィルタ，及びマルチプレクサ／デマルチプレクサ）の老化及び全体的な劣化による後の性能マージンの損失に対応するために，配備段階で各ＷＤＭチャネルにかなりの初期性能マージンが割り当てられる。・・・


【０００５】その上，２つの光トランスポンダ（ＯＴ）間の所与の伝送リンク向けの性能マージンは，信号伝送後の光の信号対雑音比（ＯＳＮＲ），波長分散（ＣＤ）特性及び偏光モード分散（ＰＭＤ）特性，ＷＤＭクロストーク，並びに光フィルタリングペナルティなどの伝送リンクの条件に左右される。信号伝送後のＯＳＮＲは，光ファイバでの信号減衰，信号パワー，及び光増幅にさらに左右される。所定の時間に，別々のＷＤＭチャネルが別々の性能マージンを有することはまれではない。要求に基づいて，２つのＯＴの間に別々の伝送リンクを確立するために，所与のＷＤＭチャネルを別ルートで送ることができ，また信号波長を調整することができるので，ＷＤＭチャネルに関する性能マージンが時間にわたって著しく変化する（例えば増加したり減少したりする）ことがある。・・・
【０００８】本発明の代表的実施形態は，１以上の光リンクを介して接続され，それぞれのレート適応型前方誤り訂正（ＦＥＣ）符号を用いて互いに通信するように適合させた複数の光トランスポンダ（ＯＴ）を有する光伝送システム（ＯＴＳ）を提供する。ＯＴＳは，ＯＴＳの総合的能力を最適化する一方で，総合的なシステムのマージンを適切であるが過度ではなく維持するために，２つのそれぞれの通信しているＯＴ間の各リンクに関して推定された性能マージンに基づいてＦＥＣ符号のレートを動的に調整するようにＯＴを構成するように適合されたレート制御ユニット（ＲＣＵ）を有する。有利なことに，本発明のＯＴＳのシステム資源の遊休の程度は，同等の従来技術のＯＴＳのそれと比較して著しく低減される。【００１７】光伝送システム（ＯＴＳ）に対して許容できるものと規定されるＦＥＣ復号後のＢＥＲ（今後，「補正されたＢＥＲ」と称する）が１０－１６である（平均で，１０－１６個の復号情報ビット当り１つのビット誤りが許容されることを意味する）と想定する。これは，符号の誤り訂正能力を超過するとＦＥＣ符号の出力が一般に複数の誤差を生じるので，誤り事象の可能性が１０－１６よりなお一層低いことをさらに意味する。配備において，ＲＳのＦＥＣ符号を用いる従来技術のＯＴＳはシステム老化による性能マージン損失に対応するために，６×１０－５の対応するＢＥＲ閾値の上に約４ｄＢの追加の性能マージンを与えるのにせいぜい約１０－９の補正前のＢＥＲしかないように構成されることがある。しかし，ＯＴＳのＦＥＣに対する従来技術の手法に関する問題の１つに，存続期間の初め（ＢＯＬ）に，通常，性能マージンが過度に高いことがある。過度に高い性能マージンを有することは，全体的スループット又は費用対効果に関するシステムの能力のいくらかがかなりの期間利用されないままであることを意味し，これはネットワーク運営者にとって通常望ましくない。
【００１８】・・・この手法の重要な属性の１つに，所与のＷＤＭチャネルに対する光信号速度が例えば１０Ｇｂ／ｓ又は４０Ｇｂ／ｓと一定のままであることがあり，その結果，例えばクロック及びデータの復旧（ＣＤＲ）回路におけるハードウェア変更は不要であり，また，波長分散，偏光モード分散，ファイバの非線形性，及び光フィルタリング，などの伝送障害の影響はレート調整に影響されないままである。・・
【００１９】図１は本発明の一実施形態によるＯＴＳ１００のブロック図を示す。ＯＴＳ１００は光リンク（例えば光ファイバ）１０２ａ及び１０２ｃを介して外部の光伝送ネットワークに接続され，また，光リンク（例えば光ファイバ）１０２ｂを介して互いに接続された光挿入－分岐多重装置（ＯＡＤＭ）１１０ａ，１１０ｂを有するものとして例示的に示されている。各ＯＡＤＭ１１０はそれぞれの光トランスポンダ（ＯＴ）１２０から生じた光信号及び／又はＯＴ１２０に向けられた光信号を挿入及び／又は分岐することができる。例えば，ＯＴ１２０ａ，１２０ｃは，それぞれ，ＷＤＭ多重からＯＴＳ１００によって輸送され，ＯＡＤＭ１１０ａ，１１０ｂによって分岐された光信号を受け取るように構成される。同様に，ＯＴ１２０ｂ，１２０ｄは，ＯＡＤＭ    １１０ａ，１１０ｂを通してそれぞれＷＤＭ多重に加算するための光信号を生成するように構成される。【００２６】レート互換の符号が自動反復要求（ＡＲＱ）とともに一般に用いられ，要求に基づいて冗長ビットが伝送される無線ネットワークと異なり，ＯＴＳ１００は，好ましくは，常に情報ビットとともに冗長ビットを伝送するように構成される。この選好の重要な理由の１つに，光伝送ネットワークでは，送信機と対応する受信機との間の距離が非常に大きくなり得るということがあり，例えば，１００ｋｍより長く，しばしばおよそ１０００ｋｍであり，或いはそれより長いことさえある。・・・


【００３１】図３は本発明の一実施形態によるＯＴＳ１００を作動させる方法３００の流れ図である。方法３００のステップ３０２で，ＲＣＵ１３０（図１，図２も参照されたい）は様々なＯＴ１２０がそれぞれ初期（デフォルト）のＦＥＣレートを用いるようにＯＴ１２０を構成する。これらの初期レートは，例えば，ＯＴＳのトポロジ，設計，及び光リンク量の予算に基づくものであり得る。ステップ３０２は，例えばＯＴＳ１００の初期配置で行うことができる。ステップ３０４で，ＲＣＵ１３０はＯＴ    １２０と通信して，各光リンク１０２及び／又はＷＤＭチャネル向けのＢＥＲデータを得る。ステップ３０６で，ＲＣＵ１３０はステップ３０４で収集されたＢＥＲデータを処理して性能マージンを求める。この確定は（諸）ＢＥＲをターゲットＢＥＲ値と比較することを含んでよい。【００３２】ステップ３０８で，ＲＣＵ１３０は性能マージンが最適かどうか判断する。一実装形態では，用語「最適」とは，求められた性能マージンが過度でなく低すぎることもないことを意味する。ステップ３０８の一実装形態では，求めた性能マージンを２つの閾値，例えば上側の閾値及び下側の閾値と比較して，それら２つの閾値によって定義された区間内に現行の性能マージンが入るかどうか判断する。一般に，上側及び下側の閾値は総合的なシステム性能考慮事項に基づいて設定され，システム性能考慮事項はシステム容量，トラフィック需要，及び／又は符号化／復号の待ち時間を含み得るがこれらには限定されない。例えば，システム構成の１つでは，下側の閾値は約０．２ｄＢに設定することができ，上側の閾値は約１．６ｄＢに設定することができる。ステップ３０８で，望ましい区間内に性能マージンがあると判断されると，ＲＣＵ１３０は何ら措置を講じることなく，方法３００の処理はステップ３０４に戻る。しかし，望ましい区間の外に性能マージンがあると判断されると，方法３００の処理はステップ３１０に向けられる。【００３３】ステップ３１０で，ＲＣＵ１３０は様々なＯＴ    １２０を構成して適切な（１回又は複数回の）ＦＥＣレート調整を行う。ＦＥＣレート調整は上方へのレート調整及び／又は下方へのレート調整を含んでよい。より詳細には，性能マージンが過大であると判断されると，次に，上方へのレート調整が行われてよい。デフォルトのＦＥＣレートが控えめでありすぎると判明したとき，初期の配備段階に続いて上方へのレート調整が行われる可能性が高い。また，予定されたネットワーク再構成で，２つの通信するＯＴを接続しているＷＤＭチャネルの性能マージンの増加が予測されるとき，ＲＣＵ１３０は必要な情報を有し，適切な上方へのレート調整によって新規のＦＥＣレートを指定することができ，最適な性能マージンを達成する。一実施形態では，ステップ３１０は通信しているＯＴ間の伝送リンク向けに許容できる性能マージンを与える，できるだけ高いＦＥＣ符号のレートを選択する。
【００３４】性能マージンが低すぎると判断されると，次に下方へのレート調整が行われる。上記で既に示されたように，光リンクの状況におけるシステム構成要素及び一般的な劣化の老化のために，ＯＴＳ１００の寿命中に複数回の下方へのレート調整が行われてよい。また，予定されたネットワーク再構成で，ＷＤＭチャネルの性能マージンの減少が予測されるとき，ＲＣＵ１３０は必要な情報を有し，適切な下方へのレート調整によって新規のＦＥＣレートを指定することで最適な性能マージンを達成することができる。ステップ３１０の後，方法３００の処理はステップ３０４へ戻るように向けられる。方法３００では，ＲＣＵ１３０は複数のＷＤＭチャネル向けに，並行して，動的にＦＥＣレートを最適化し得ることに留意されたい。
【００３５】図４Ａ～図４Ｃは，従来技術のＯＴＳ及び今後ＯＴＳ４００と称されるＯＴＳ１００の実施形態の代表的な特性をグラフで比較している。より詳細には，図４Ａ～図４Ｃのそれぞれで，従来技術のＯＴＳ及びＯＴＳ４００のそれぞれの特性はそれぞれ破線及び実線で示されている。従来技術のＯＴＳは２３９／２５５の一定のレート（ＲＣ）を有するＲＳのＦＥＣ符号を走らせる複数の２．５Ｇｂ／ｓのＯＴを有する。ＯＴＳ４００はレート適応型ＬＤＰＣのＦＥＣ符号を走らせる複数の１０Ｇｂ／ｓのＯＴを有する。従来技術のＯＴＳは１０Ｇｂ／ｓのＯＴを用いて約４ｄＢの必要な初期性能マージンを達成することができないので，従来技術のシステムの光信号速度２．５Ｇｂ／ｓは，ＯＴＳ４００の光信号速度１０Ｇｂ／ｓより低い。


【００３６】図４Ａは両方のＯＴＳに関して性能マージンを時間（使用年数）の関数として示す。図４Ａでは（図４Ｂ，図４Ｃでも），時間分解能が１年であることに留意されたい。従来技術のＯＴＳでは，性能マージンがＢＯＬでの約４ｄＢから，ＢＯＬから２０年となる存続期間の最後（ＥＯＬ）に約０ｄＢへと時間とともに直線的に低下する。ＯＴＳ４００では，ＦＥＣレートがＢＯＬでＲＣ＝７／８に設定され，これは約０．８ｄＢの性能マージンをもたらす。性能マージンは約０．２ｄＢに指定された下側の閾値と交差する４年目のある時まで，時間とともに直線的に低下する。その時点で，ＦＥＣレートは方法３００によって下方へＲＣ＝３／４に調整される（図３を参照されたい）。このレート調整によって性能マージンが約１．６ｄＢへ増加する。その後，性能マージンは再び下側の閾値と交差する１２年目のある時まで直線的に低下する。その時点で，ＦＥＣレートは方法３００によって下方へＲＣ＝１／２にさらに調整される。後のレート調整によって，性能マージンが約１．４ｄＢへ増加する。その後，性能マージンはもう一度下側の閾値と交差する１９年目のある時まで直線的に低下する。その時点で，ＦＥＣレートは方法３００によって下方へＲＣ＝３／８にさらに調整される。このレート調整によって，性能マージンが上方へ約１．６ｄＢに戻る。ＥＯＬでＯＴＳが使用停止になるまで性能マージンはその後直線的に低下する。
図４Ａ
イ上記記載によれば，本願発明は，次のように理解される。本願発明は，光伝送システム（ＯＴＳ）において，その寿命の間，レート適応型前方誤り訂正（ＦＥＣ）を利用することにより，ＯＴＳの容量及び／又は費用対効果を改善することに関するものである（【０００１】）従来の光伝送システム（ＯＴＳ）では，採用される波長分割多重方式（ＷＤＭ）の，各ＷＤＭチャネルにおいて規定されたサービス品質（ＱｏＳ）要件を満たすために，比較的低い出力ビット誤り率（ＢＥＲ）を保証する必要があり，かつ，ＯＴＳの全寿命の間中で上記ＱｏＳ要件を満たすことが期待されるので，光リンクにおけるシステム構成要素（例えば，光学送信機，増幅器，受信機，フィルタ，及びマルチプレクサ／デマルチプレクサ）の老化及び全体的な劣化による後の性能マージンの損失に対応するために，配備段階で各ＷＤＭチャネルにかなりの初期性能マージンが割り当てられる。しかし，当該性能マージンは，伝送リンクの条件に左右されるため時間の経過とともに著しく変化することがあり，この変化によって，ＯＴＳの全体的なスループットに悪影響があり，さらに，初期の割増性能マージンの更なる増加が必要になることがあるという課題が存在した（【０００２】【０００３】【０００５】）。そして，本願発明では，上記課題を解決するために，例えば，ＯＴＳのトポロジ，設計及び光リンク量の予算に基づいて（【００３１】）ＦＥＣレートを適宜設定し，ＯＴからＢＥＲデータを得て性能マージンを求め，性能マージンが，システム容量，トラフィック需要，及び／又は符号化／復号の待ち時間等といった総合的なシステム性能考慮事項に基づいて設定された上側及び下側のしきい値（【００３２】）の範囲内にあるか否か（最適か否か）を判定し，性能マージンが最適であれば更に一定期間後にＢＥＲデータを得て性能マージンを求めるという作業を繰り返すが，性能マージンが過大であるときはＦＥＣレートを上方へ調整し，性能マージンが低すぎるときはＦＥＣレートを下方へ調整するという本願発明の構成を採用したものである。この結果，図４Ａにおける実線で示されるように，ＯＴＳは，初期の性能マージンを過大に設定することによる費用の無駄を省き，システムの経年劣化による性能マージンの許容できない範囲への低下を防ぎ，その全寿命及び可能なネットワーク再構成の全体にわたって，適切であるが過度でない性能マージンを有利に維持することができる，という作用効果を奏するものである（【００１８】）。
そして，初期設定のＦＥＣレートは，例えば，ＯＴＳのトポロジ，設計，光リンク量の予算によって適宜設定され，性能マージンの上側及び下側のしきい値は総合的なシステム性能考慮事項に基づいて設定されるのであるから，初期設定のＦＥＣレート及び性能マージンのしきい値は，光伝送システムの内容（局側装置間か局側装置と端末装置間か），データ伝送容量，要求される伝送誤り率及び伝送距離によって適宜設定され得るといえ，本願発明の構成をとることにより，光伝送システムの内容，データ伝送容量，要求される伝送誤り率及び伝送距離にかかわりなく，初期の性能マージンを課題に設定することによる費用の無駄を省き，システムの経年劣化による性能マージンの許容できない範囲への低下を防ぐことができるから，結局，本願発明は，光アクセスネットワークを含む光伝送システム全体において，その全寿命及び可能なネットワーク再構成の全体にわたって，適切であるが過度でない性能マージンを有利に維持することができる，という作用効果を奏するといえる。
(2)引用発明の認定
ア引用例の記載
引用例（甲１）には，以下の記載がある。


【０００１】本発明は，宅側装置毎に，検出された通信状態に基づいて，好適な伝送の仕方を設定できる設定手段を有する光通信システムに関する。【０００２】局側装置ＯＬＴ（OpticalLineTerminal：光加入者線端局装置）と，複数の宅側装置ＯＮＵ（OpticalNetworkUnit：光加入者線終端装置）との間を，光データ通信ネットワークを使って双方向通信するシステムがある。そして，局側装置ＯＬＴと各宅側装置ＯＮＵとの間を，それぞれ１本の光ファイバで放射状に結ぶ（SingleStar）ネットワーク構成が実用化されている。このネットワーク構成では，システムおよび機器構成は簡単になるが，１台の宅側装置ＯＮＵが一本の光ファイバを占有し，宅側装置ＯＮＵ数がＭ台あれば，局側装置ＯＬＴから直接接続される光ファイバがＭ本必要となり，システムの低価格化を図るのが困難である。【０００３】そこで，局側装置ＯＬＴから引かれる１本の光ファイバを，複数の宅側装置ＯＮＵで共有するＰＯＮ（PassiveOpticalNetwork）システム（ＰＤＳ（PassiveDoubleStar）ともいう。）が実用化されている。このＰＯＮシステムは，ＦＴＴＨ（FiberToThe   Home）やＦＴＴＢ（FiberToThe   Building）などのＦＴＴｘに適用されてきた低価格の光加入者用アクセス方式の１つである。【０００４】ＰＯＮシステムは，局側装置ＯＬＴと，特に外部からの電源供給を必要とせず入力された信号から受動的（Passive）に信号を分岐・多重する受動型光分岐器（以下，単に光スプリッタという。）とが，伝搬モードが単一であるシングルモードファイバ（SingleModeFiber：以下，単に光ファイバという。）で接続されている。宅側装置ＯＮＵは複数あり，宅側装置ＯＮＵの数に応じた光ファイバで接続されている。局側装置ＯＬＴとＮ台の宅側装置ＯＮＵとは，光ファイバおよび光スプリッタを介して接続された１対Ｎの伝送を基本としている。これにより，１つの局側装置ＯＬＴに対して，最大３２台の宅側装置ＯＮＵを収容することができ，全体的な設備コストを抑えることができる。
【０００５】なお，光スプリッタと複数の宅側装置との間に，さらに他の光スプリッタを挿入する構成を用いてもよい。
さらに，ＰＯＮシステムにおいて，イーサネット（Ethernet）（登録商標）技術を取り込み，数多くの機器との接続親和性を向上させ，光ファイバのアクセス区間通信を実現する技術であるＧＥ－ＰＯＮ（Gigabit   Ethernet-PassiveOpticalNetwork）システムが実用化されている。
【０００６】このＧＥ－ＰＯＮシステムでは，伝送速度は上り下りとも，１．２５Ｇｂｐｓで一定であり，最小受信レベルは，送受信機のタイプ毎に一律に決められている。最小受信レベルは，たとえば，１０００ＢＡＳＥ－ＰＸ１０規格であれば，局側装置ＯＬＴ，宅側装置ＯＮＵともに，－２４ｄＢｍと規定されている。また，１０００ＢＡＳＥ－ＰＸ２０規格であれば，局側装置ＯＬＴが－２７ｄＢｍ，宅側装置ＯＮＵが－２４ｄＢｍ，と規定されている。そして，誤り訂正符号化方式として，Ｒｅｅｄ－Ｓｏｌｏｍｏｎ（２５５，２３９，８）が指定されている。【０００９】また，局側装置ＯＬＴと特定の宅側装置ＯＮＵとの間の伝送条件が良好で，光伝送部の性能に余裕がある場合でも，局側装置ＯＬＴとこの宅側装置ＯＮＵとの間の伝送条件は，ＰＯＮシステム上の全ての宅側装置ＯＮＵに対して一定の誤り訂正符号化率および伝送速度に制限されていた。このように，従来のシステムでは，接続される端末に同一の性能を必要としたため，宅側装置ＯＮＵ毎に応じたパフォーマンスの柔軟な組み合わせを実現することが困難であった。【００１０】さらに，経過劣化にともなう機器や伝送路の機能低下に対して，事前に対処する術がなく，保守点検が容易ではなかった。本発明は，このような背景のもとになされたもので，コストを抑えつつ，局側装置に収容され展開された複数ある宅側装置ＯＮＵ毎に，良好な通信サービスを行うことができる光通信システムを提供することを主たる目的とする。【００１１】本発明は，また，保守点検を容易にする光通信システムを提供することを他の目的とする。
【００１２】上記の目的を達成するため，本発明の光通信システムは，局側装置と，前記局側装置と光ファイバ網とを介して接続された複数の宅側装置とを含み，前記局側装置は，宅側装置毎に，検出された通信状態に基づいて，好適な伝送の仕方を設定する設定手段を有する（請求項１）。
この構成によれば，局側装置は，収容した宅側装置毎に，好適な伝送の仕方を探索することができ，かつ，個別に好適な伝送の仕方を採用することができる。これにより，宅側装置毎の伝送路の特性を最大限に活かした伝送速度を探索することができる。また，他の宅側装置の伝送路による制限を受けることなく，局側装置に収容された個々の宅側装置に見合う伝送速度での通信ができる。【００１３】また，前記局側装置の設定手段は，宅側装置に対する上記好適な伝送の仕方を，伝送信号の誤り訂正符号化率または誤り訂正符号化方式の変更によって，伝送誤り率が所定の値以下になるように設定するものでもよい（請求項２）。これにより，局側装置の設定により，伝送信号の誤り訂正符号化率を一律にすることがなくなり，個々の宅側装置に見合う，好適な誤り訂正符号化率を探索することができる。よって，宅側装置は，伝送路に見合う良好な伝送速度で，通信することができる。
【００１５】また，前記局側装置の設定手段は，通信状態の監視が繰り返しなされ，監視された通信状態に基づいて，上記好適な伝送の仕方を設定することが好ましい（請求項４）。


この構成によれば，好適な伝送の仕方の設定は，一定時間毎に繰り返し実行されることができる。設定された伝送の仕方が，常に好適であるとは限らない。これは，通信の途中で，接続端末の増加により，また，なんらかの不具合により，所定の伝送信号のビット誤り率を超えることも十分予想されるからである。そこで，局側装置により探索された伝送の仕方による伝送信号のビット誤り率を，一定時間毎に繰り返し監視することで，時々刻々と変化する伝送路の状態に合わせて，宅側装置に好適な伝送の仕方の再設定をすることができる。また，通信サービスを開始してからも，伝送信号のビット誤り率を監視することができるので，光部品などの経過劣化が生じた場合にも，個々の宅側装置への伝送路に対して好適な伝送の仕方を探索することができる。さらに，伝送路に致命的な不具合が発生することにより伝送信号のビット誤り率が所定値を超える場合など，局側装置は検知することができる。これにより，たとえば，光通信システムを監視する人は，保守点検を速やかに実施することができる。
【００２２】・・・図２は，ＰＯＮシステム１における局側装置ＯＬＴ１０および宅側装置ＯＮＵ９０の基本構成を示す概略図である。【００２３】局側装置ＯＬＴ１０は，上位のネットワークとの通信や，宅側装置ＯＮＵ毎に発せられるフレーム信号の制御が行われる伝送制御部１１と，伝送制御部１１からの電気信号としてのフレーム信号を光信号に変換する光信号発生器１２と，宅側装置ＯＮＵから光ファイバを介して送られた光信号を分離する波長多重化フィルタ１３と，波長多重化フィルタ１３を介して送られた宅側装置ＯＮＵ９０からの光信号を電気信号に変換するための受光器１４とを備えている。【００２４】一方，宅側装置ＯＮＵ９０は，局側装置ＯＬＴ１０から多重化されて送られてきた光信号を分離する波長多重化フィルタ９１と，波長多重化フィルタ９１により分離化された光信号を電気信号に変換する受光器９２と，受光器９２の電気信号を補償するなどの通信の制御を行い，パケット信号をパーソナルコンピュータ９９に送る伝送制御部９３と，パーソナルコンピュータ９９からのパケット信号を伝送制御部９３を介して光信号に変換する光信号発生器９４とを備えている。【００２５】そして，局側装置ＯＬＴ１０の光信号発生器１２および宅側装置ＯＮＵ９０の光信号発生器９４は，相互に送りたい情報を表す電気信号であるベースバンド信号の１に対応する期間強く発光し，０に対応する期間弱く発光する。これにより，局側装置ＯＬＴ１０および宅側装置ＯＮＵ９０を挟んだ両端において，ＮＲＺ（NonReturnto   Zero：非ゼロ復帰記録方式）の方形信号を伝送することができる。
【００３４】・・以下では，ＧＥ－ＰＯＮシステムにおいて，符号化率可変方式や伝送速度可変方式を適用したときの実施形態を説明する。【００３５】図３は，図２のＰＯＮシステム１に，符号化率可変方式を適用するときのフローチャートである。
この実施形態でのＰＯＮシステム１では，図２の局側装置ＯＬＴ１０の伝送制御部１１と宅側装置ＯＮＵの伝送制御部９３とは，相互に対応した符号化率可変方式を適用している。


【００３６】まず，宅側装置ＯＮＵ９０の電源投入時に，局側装置ＯＬＴ１０から既知のトレーニング信号が送出される（ステップＳ１）。このときの初期設定として，効率の良い伝送条件を探索するために，下り回線の通信は符号化率を最高に設定しておく。また，宅側装置ＯＮＵ９０における伝送誤り率の結果を局側装置ＯＬＴ１０に確実に伝送するため，上り回線の通信は符号化率を最低に設定しておく。【００３７】次に，局側装置ＯＬＴ１０は，宅側装置ＯＮＵ９０での伝送誤り率が所定の値（ＢＥＲ10^(-12)）以下であるかどうかを判定する（ステップＳ２）。伝送誤り率が所定の値を超えていたとき（ステップＳ２でＮｏ），フローチャートはステップＳ３へ進む。次に，局側装置ＯＬＴ１０で設定された符号化率が，局側装置ＯＬＴ１０で設定可能な下限であるかを判別する（ステップＳ３）。符号化率の設定範囲がまだ下限に達していなければ（ステップＳ３でＮｏ），下り回線での通信の符号化率を下げて，再度，局側装置ＯＬＴ１０から既知のトレーニング信号を送出する（ステップＳ４）。そして，フローチャートはステップＳ２に戻る。【００３８】一方，ステップＳ２で，宅側装置ＯＮＵ９０での伝送誤り率が所定の値以下であったとき（ステップＳ２でＹｅｓ），この時点での符号化率の設定が好適であると判断されるので，下り回線での符号化率可変方式の伝送条件の探索は一旦終了し，次のステップＳ６に進む。また，ステップＳ３で，所定の伝送誤り率を超えており，かつ，符号化率が設定可能な下限に達しているとき（ステップＳ３でＮｏ），下り伝送が不可とされる（ステップＳ５）。【００３９】次に，最低の符号化率に設定されていた上り回線は，下り回線の符号化率に対応した符号化率に設定される（ステップＳ６）。あるいは，下り回線と同様の手順によって，好適な符号化率に設定されてもよい。このように，この符号化率の設定は，通信サービス開始に先だって，宅側装置ＯＮＵ９０の電源投入時に行われる。それに加え，通信サービス提供の間隙を縫って適当な時間間隔で随時，符号化率の設定を行い，通信中の伝送誤り率が所定の値以下かどうかの監視を行う（ステップＳ７）。もし，通信途中で，所定の伝送誤り率が所定の値を超えたと判断された場合（ステップＳ７でＮｏ），フローチャートはＳ１に戻り，再度，好適な符号化率を求める。これにより，局側装置ＯＬＴ１０と宅側装置ＯＮＵ９０との間において，良好な伝送状態を維持することができる。【００４０】以上のように，誤り訂正符号方式を繰り返し行うことで，局側装置ＯＬＴ１０と特定の宅側装置ＯＮＵ９０との通信状態を監視し，局側装置ＯＬＴ１０は，各宅側装置ＯＮＵ９０にとって，好適な符号化率を設定することができる。・・・
【００４７】以上の実施形態において，このＰＯＮシステム１は，通信サービス開始後にも，伝送誤りの発生を監視して，伝送誤り率が所定値を超えたことを検出することができる。また，所定時間が経過したことを検出して，良好な伝送条件を探索しなおすことができる。これにより，光部品などの経時劣化が生じた場合にも，符号化率を落としながら，あるいは，通信速度を落としながら，通信を維持することができる。そして，常時，伝送誤り率を観測することができるので，致命的な劣化を予見し，局側装置ＯＬＴ１０に通知することができ，ＰＯＮシステム１の保守・点検を容易にすることができる。
イ引用発明の認定
(ｱ)引用例の前記アの記載によれば，以下のことが認められる。引用発明は，局側装置ＯＬＴと，複数の宅側装置ＯＮＵとの間を，光データ通信ネットワークを使って双方向通信する光通信システム，特に，局側装置ＯＬＴから引かれる１本の光ファイバを，複数の宅側装置ＯＮＵで共有するＰＯＮ（PassiveOpticalNetwork）システムにおいて，イーサネット（Ethernet）技術を取り込んで数多くの機器との接続親和性を向上させ，光ファイバのアクセス区間通信を実現するＧＥ－ＰＯＮ（GigabitEthernet-PassiveOptical   Network）システムに関するものである（【０００１】～【０００３】，【０００５】）。従来のシステムでは，接続される端末に同一の性能を必要としたため，宅側装置ＯＮＵ毎に応じたパフォーマンスの柔軟な組合せを実現することが困難であり，さらに，経過劣化に伴う機器や伝送路の機能低下に対して，事前に対処する術がなく，保守点検が容易ではなかった，という課題が存在した（【０００９】【００１０】）。そこで，引用発明は，コストを抑えつつ，局側装置に収容され展開された複数ある宅側装置ＯＮＵ毎に，良好な通信サービスを行うことができ，また，保守点検を容易にする光通信システムを提供することを目的とするものである（【００１０】【００１１】）。
引用発明は，上記の課題を解決し目的を達成するために，局側装置と，前記局側装置と光ファイバ網とを介して接続された複数の宅側装置とを含む光通信システムにおいて，前記局側装置は，宅側装置毎に検出された通信状態に基づいて，好適な伝送の仕方を設定する設定手段を有し，前記局側装置の設定手段は，宅側装置に対する上記好適な伝送の仕方を，伝送信号のビット誤り率（ＢＥＲ）を一定時間毎に繰り返し監視することで，伝送信号の誤り訂正符号化率又は誤り訂正符号化方式を変更し，伝送誤り率が所定の値以下になるように設定する方法を採用した。
これにより，引用発明においては，局側装置の設定により個々の宅側装置に見合う好適な誤り訂正符号化率を探索することができ，また，光部品などの経時劣化が生じた場合にも，符号化率を落としながら通信を維持することができ，さらに，致命的な劣化を予見し，局側装置ＯＬＴに通知することができ，保守・点検を容易にすることができる，という効果を奏するものである（【００１２】【００１３】【００１５】【００４７】）。
(ｲ)以上のことをまとめると，引用例には，審決が認定したとおりの以下の発明（引用発明）が記載されていると認められる。


「ＧＥ－ＰＯＮシステムに関する方法であって，
局側装置ＯＬＴ及と特定の宅側装置ＯＮＵの間の光伝送路に関する宅側装置ＯＮＵでの伝送誤り率（ＢＥＲ）を得，ここで，該局側装置ＯＬＴ及び該宅側装置ＯＮＵが誤り訂正符号化方式を用いて互いに通信するように適合されている，及び前記得られた伝送誤り率（ＢＥＲ）に基づいて前記誤り訂正符号化方式の符号化率を変更するように前記局側装置ＯＬＴ及び宅側装置ＯＮＵを構成する，方法。」
(3)「引用発明の認定の誤り」について
ア原告は，審決の，「３    対比・判断」における「引用発明の『ＧＥ－ＰＯＮシステム』（GigabitEthernet-PassiveOptical   Networkシステム）は，光伝送路を介してデータを送受信するシステムであるから，明らかに『光伝送システム』である」との認定に誤りがある，と主張し，その根拠として，光伝送ネットワークと光アクセスネットワークとは，それぞれ特徴及び解決課題が異なるため，本件優先日当時，本願発明が属する技術分野において，光伝送ネットワークシステムと，光アクセスネットワークシステムとは全く異なるシステムであると考えられており，当業者は，本願発明の「光伝送システム」は光伝送ネットワークシステムであると理解し，引用発明である「ＧＥ－ＰＯＮシステム」は光アクセスネットワークシステムであって，本願発明の「光伝送システム」とは異なるものと判断する，と主張する。
イしかし，引用発明であるＧＥ－ＰＯＮシステムを，本件優先日当時，「光伝送システム」と呼ぶことは，以下のとおり，普通に行われていたと認められる。まず，ＧＥ－ＰＯＮシステムとは，局側装置ＯＬＴから引かれる１本の光ファイバを複数の宅側装置ＯＮＵで共有するＰＯＮシステムにおいて，イーサネット（Ethernet）技術を取り込んで数多くの機器との接続親和性を向上させ，光ファイバのアクセス区間通信を実現するシステムであり，局側装置ＯＬＴと宅側装置ＯＮＵとの間の光データ通信ネットワークを対象とするものである。他方，本件優先日当時の公知文献には，「光伝送システム」という用語について，以下の記載がある。
①特開２００７－１８４９０８号公報（乙１）
【００２４】以下に本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
（第１の実施の形態）
図１は，本発明の第１実施形態に係るＰＤＳ型の光伝送システムの構成を示す図である。
【００２５】図１において，Ｇ－ＰＯＮ，ＧＥ－ＰＯＮ等で規定されているセンタ側の光回線終端装置（ＯＬＴ）１０内に設けられたＯＳＵ１１－１，１１－２，…１１－ｎは，それぞれセンタ側中継器２０，光伝送路３０，ユーザ側中継器４０及び光カプラ（スプリッタ）６０を介して複数のユーザ側の光回線終端装置（ＯＮＵ）６１－１，６１－２，…６１－ｎに接続されている。それらのＯＮＵ６１－１，６１－２，…６１－ｎはＧ－ＰＯＮ，ＧＥ－ＰＯＮ等に規定の構成を有している。
②特開２００６－７４７２５号公報（乙２）
【０００２】光伝送システムは，光伝送路により光信号を伝送することで情報を送受信する。光伝送路は一般には光ファイバからなるが，近年では一般の家庭やオフィスなどの加入者宅の端末装置まで光ファイバ伝送路が敷設されてＦＴＴＨ（fibertothe   home）システムが構築されつつある（非特許文献１参照）。このＦＴＴＨシステムでは，デジタル情報を含む光信号（波長１.４９μｍ帯），および，アナログ映像情報を含む光信号（波長１.５５μｍ帯）が，局側装置から端末装置へ送信される。また，デジタル情報を含む光信号（波長１.３１μｍ帯）が端末装置から局側装置へ送信される。また，端末装置の近くの屋外には，光分岐器を内蔵するクロージャが設けられる。この光分岐器は，局側装置から送信されてきて到達した光信号を分岐して各端末装置へ送出するとともに，端末装置から送信されてきて到達した光信号を局側装置へ送出する。
【非特許文献１】榊正彦，他，「光アクセスＧＥ-ＰＯＮシステムMileStarTM」，沖テクニカルレビュー，Vol.71，No.1，pp.84-87(2004)③「光伝送システムに関する技術動向調査」：平成１３年７月付け（乙３）「第１図に光伝送システムの構成図を示す。光伝送システムは陸上のバックボーンや地域網の基幹伝送システム，大陸間や島と大陸を結ぶ海底伝送システム，基幹伝送と加入者を結ぶアクセス系システム，映像を家庭に伝送するＣＡＴＶシステム，企業内やオフィス内など独立したネットワークである光ＬＡＮ（LocalAreaNetwork）システムに類型化できる。」（１頁９～１３行）上記各記載によれば，本件優先日前に，ＧＥ－ＰＯＮシステムを含む，局側装置とユーザ側の端末装置との間を光ファイバで接続しデータ送信を行うシステムを，「光伝送システム」と呼ぶことは，普通に行われていたことと認められる。ウ原告の主張は，本願発明である「光伝送システム」が「光伝送ネットワークシステム」であり，引用発明であるＧＥ－ＰＯＮシステムなどの「光アクセスネットワークシステム」とは異なるものであることを前提とするものである。しかし，「光伝送ネットワークシステム」との用語は，本願明細書に記載されておらず，本願発明が局側装置間の「光伝送ネットワークシステム」のみを対象とするものでないことは，前記(1)イのとおりである。原告の上記主張で引用する，本願明細書の段落【００１７】及び【００２６】に記載されている，データ伝送容量，要求される伝送誤り率及び伝送距離においてのみ，本願発明の課題である光リンクにおけるシステム構成要素の老化や全体的な劣化が起きるのではなく，引用発明の対象である光アクセスネットワークシステムを含む光伝送システム全体について，同様の老化や劣化が起きるのである。
したがって，上記記載を根拠として，本願発明のいう「光伝送システム」が引用発明のシステムを含まないシステムであるということはできない。よって，本願発明のシステムが引用発明のシステムとは異なることを前提とする原告の上記主張は，採用できない。
エ以上より，原告の主張には理由がない。


(4)「容易想到性の判断の誤り」について
ア原告の主張
原告は，本件優先日当時，当業者が，引用発明の「ＧＥ－ＰＯＮシステム」と周知事項に基づいて，本願発明を容易に想到し得るものではない旨主張し，その根拠として，①引用発明の「ＧＥ－ＰＯＮシステム」は光アクセスネットワークシステムであって光伝送ネットワークシステムである本願発明の「光伝送システム」とは全く異なるシステムであり，本願発明である光伝送ネットワークシステムでは，大容量化・長距離化が求められ，その特徴である光増幅，長いファイバースパン，高いデータ容量，送信機と受信機間の長い距離に関連して，増幅を受ける光伝送ネットワークシステムに関連した技術的課題（光信号対雑音比の要件，光非線形性の要件，ＰＭＤの緩和，光利得平坦性の要件等）が生じていたから，光アクセスネットワークシステムにおける技術を光伝送ネットワークシステムに適用することは困難である，旨と，②引用発明及び周知事項のいずれにおいても，ＦＥＣレート調整により，ＢＯＬからＥＯＬまで性能マージンを準一定の状態に保つことができることについての技術的示唆はない，旨を主張する。原告のいう「準一定の状態」との用語について，本願明細書にその記載はなく必ずしも明確ではないが，図４Ａ及びそれに関する本願明細書の記載を参酌すれば，性能マージンが所定の範囲内に納まるよう値を一定に近く維持している状態を指すものと解される。
イ上記①の主張について
上記①の主張は，本願発明の「光伝送システム」が光伝送ネットワークシステムであり，増幅を受ける光伝送ネットワークシステムに関連した技術的課題が生じていたことを前提とするものであるが，前記(1)イ及び(3)ウで述べたとおり，本願明細書の記載を参酌しても，本願発明である「光伝送システム」が「光伝送ネットワークシステム」に限定されるものと理解することはできない。
むしろ，本願明細書の【０００３】，【０００５】及び【００１８】の，技術的課題に関する記載，すなわち，システム構成要素の老化及び全体的な劣化の問題は，いずれも光ファイバを用いた伝送システムに共通の課題であり，上記(2)イで認定した引用発明における課題と同一であって，「光伝送ネットワークシステム」に特有である，局側装置間の光伝送であること，データ伝送容量が大きいこと，伝送誤り率の水準が高いこと，伝送距離が長いことによって初めて生じる課題ではない。そうすると，ＧＥ－ＰＯＮ以外の光伝送システムにおいても，課題の解決のために引用発明の構成を組み合わせる動機付けがあり，「光伝送ネットワークシステム」に対しても引用発明に係る技術を適用することは容易想到である。
原告の上記①の主張には，理由がない。
ウ上記②の主張について
引用発明も，前記(2)イのとおり，本願発明について原告が主張するところの「ＦＥＣレート調整により，ＢＯＬからＥＯＬまで性能マージンを準一定の状態に保つことができる」という効果と同様の効果を奏するといえるから，引用例に「ＦＥＣレート調整により，ＢＯＬからＥＯＬまで性能マージンを準一定の状態に保つことができること」が示唆されているといえる。したがって，上記②における原告の主張には，理由がない。エ以上のとおり，原告の上記①，②の主張は理由がないから，それを根拠とする，「容易想到性の判断の誤り」の主張には理由がない。
(5)「本願発明の効果の認定の誤り」について
ア原告は，本願明細書の図４Ａで示されているように，従来技術の光伝送システム（ＯＴＳ）（図４Ａの点線）では，性能マージンが存続期間の初め（ＢＯＬ）での約４ｄＢから，２０年となる存続期間の最後（ＥＯＬ）に約０ｄＢへと時間とともに直線的に低下するのに対し，本願発明（図４Ａの実線）は，ＦＥＣレート調整により，ＢＯＬからＥＯＬまで性能マージンを準一定の状態に保つことができる（【００３６】）という格別の効果を有するから，審決が本願発明について，引用発明及び周知事項に基づいて当業者が予測し得る範囲のものであり，格別のものではないと認定しているのは誤りである旨主張する。
イしかし，前記(2)イのとおり，引用発明においても，原告の主張する本願発明の上記効果と同様の効果を奏するものである。すなわち，引用発明は，コストを抑えつつ，局側装置に収容され展開された複数ある宅側装置ＯＮＵ毎に，良好な通信サービスを行うことができる光通信システムを提供することを主たる目的として（【００１０】），上記符号化率を調整する発明であり，実施例（符号化率可変方式に係るフローを示した図３）によれば，初期設定として下り回線の通信の符号化率を最高に設定し（【００３６】，ステップＳ１），次に，宅側装置ＯＮＵでの伝送誤り率が所定の値以下であるかどうかを判定し（【００３７】，ステップＳ２），伝送誤り率が所定の値を超えていたとき（ステップＳ２でＮｏ），設定されていた符号化率が設定可能な下限であるかを判別し（ステップＳ３），符号化率の設定範囲が下限に達していなければ（ステップＳ３でＮｏ），下り回線での符号化率を下げる（ステップＳ４）との一連の処理を，電源投入時に加えて，通信サービス提供中の適当な時間間隔で随時，通信中の伝送誤り率が所定の値以下かどうかの監視を行った上で所定の値を超えたと判断された時（【００３９】，ステップＳ７でＮｏ）にも行うものであり，それにより，光部品などの経時劣化が生じた場合にも，符号化率の調整により，通信を維持することができる，との効果を奏するものである（【００４７】）。
そして，この場合，伝送誤り率が所定の値以下となるよう符号化率を設定し直すとともに，これらの処理を繰り返し行うことで，光部品などの経時劣化に伴う伝送誤り率の変化が上記「所定の値」以下という範囲内で一定の値に近くなるよう維持されるものと解され，さらに，上記「所定の値」が，通信状態における品質を制御するためのしきい値であることを鑑みれば，通信が頻繁に中断することなく継続できるよう，ある程度の余裕を加味して上記「所定の値」を設定することは，普通に考えることといえる。


平成２５年４月１１日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２４年（ネ）第１００９２号特許権侵害差止等請求控訴事件原審・東京地方裁判所平成２２年（ワ）第２４４７９号
口頭弁論終結日平成２５年３月１４日
判        決
控訴人   兼被控   訴人（以下「第１審原告」という。）
フルタ   電機株   式会社
同訴訟代理人弁護士      小      南      明      也被控訴   人兼控   訴人（以下「第１審被告」という。）
株式会   社親和   製作所
同訴訟代理人弁護士      松      本      直      樹同          弁理士      内      藤      俊      太
主        文
１第１審原告及び第１審被告の本件各控訴をいずれも棄却する。
２第１審原告の控訴に係る控訴費用は第１審原告の，
第１審被告の控訴に係る控訴費用は第１審被告の各
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１第１審原告
(1)原判決主文第３項を次のとおり変更する。
第１審被告は，第１審原告に対し，１億０５８０万２９９２円及びうち２０００万円に対する平成２２年６月８日から，うち８５８０万２９９２円に対する平成２３年１１月１６日から，各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(2)訴訟費用は，第１，２審とも，第１審被告の負担とする。
(3)仮執行宣言
２第１審被告
(1)原判決中，第１審被告敗訴部分を取り消す。上記部分に係る第１審原告の請求を棄却する。
(2)訴訟費用は，第１，２審とも，第１審原告の負担とする。
第２事案の概要
本判決の略称は，以下に掲記するほか，原判決に従う。１本件は，生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置に関する特許第３９６６５２７号の特許権（本件特許権）を有する第１審原告において，第１審被告が製造・販売等している原判決別紙物件目録１及び２記載の各装置（被告装置）が本件発明の技術的範囲に属し，また，第１審被告が製造・販売等している同目録３及び４記載の各回転板（本件回転板）並びに同目録５記載のプレート板（本件プレート板）が被告装置の「生産にのみ用いる物」（特許法１０１条１号）に当たり（主位的主張），あるいはそれら自体が本件発明の技術的範囲に属する（予備的主張）と主張して，第１審被告に対し，本件特許権に基づき，被告装置並びに本件回転板及び本件プレート板（以下，これらを総称して，「被告製品」という。）の製造・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに，不法行為による損害賠償請求権に基づき，損害金３億９０００万円及びうち２０００万円に対する不法行為の日の後（警告書送達日の翌日）である平成２２年６月８日から，うち３億７０００万円に対する不法行為の日の後（平成２３年１１月９日付け訴え変更申立書送達日の翌日）である平成２３年１１月１６日から，各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は，被告製品の製造・販売等の差止め及び廃棄並びに損害金１５８０万２９９２円及びこれに対する不法行為の日の後である平成２２年６月８日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で，第１審原告の請求を認容した。
これに対し，第１審原告は，損害金１億０５８０万２９９２円及びうち２０００万円に対する平成２２年６月８日から，うち８５８０万２９９２円に対する平成２３年１１月１６日から，各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で一部控訴し，第１審被告は，敗訴部分について全部控訴した。
２争いのない事実等
争いのない事実等は，原判決「事実及び理由」の第２の２記載のとおりであるから，これを引用する。
３争点
(1)被告装置が本件発明の技術的範囲に属するか否か（争点(1)）
ア構成要件Ａ３の充足性
イ構成要件Ｂの充足性
ウ構成要件Ｂ’の充足性
(2)本件回転板及び本件プレート板を製造・販売等する行為が本件特許権に対する間接侵害（特許法１０１条１号）に当たるか否か（争点(2)）
(3)第１審被告の過失の有無（争点(3)）
(4)本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものか否か（争点(4)）
(5)第１審原告の損害額（争点(5)）
(6)消滅時効の成否（時効の中断の有無）（争点(6)）
第３当事者の主張
当事者双方の主張は，原判決１９頁７行目の「本件明細書」を「本件明細書等」と，２６頁２６行目の「争点(4)」を「争点(5)」と，４１頁２１行目の「争点(5)」を「争点(6)」と各改め，次のとおり当審における主張を付加するほか，原判決「事実及び理由」の第３記載のとおりであるから，これを引用する。
〔当審における第１審被告の主張〕
１争点(1)（被告装置が本件発明の技術的範囲に属するか否か）について次のとおり，被告装置は本件発明の技術的範囲に属するということはできない。
(1)構成要件Ａ３の充足性について
ア共回りの意義について


(ア)原判決は，詰まりをもたらす原因に着目せず，詰まって無流出のときの生海苔混合液（タンク中の混合液）の回転状態を本件発明における「共回り」であるとするが，この状態は詰まったことから生じた結果にすぎない。タンク中の混合液の回転自体は，正常な状態でも同様であるし，タンク中を漂って回転している生海苔は詰まりには直接関係なく，詰まるのはクリアランスを構成する両側（回転板と枠板）に接して留まった生海苔だけである。生海苔異物分離除去装置は，細い隙間から生海苔を通過させ，通過できない異物を除去するものであるから，通過すべき生海苔をスムーズに通過させることが重要である。本件発明は，通過すべき生海苔をスムーズに通過させようとする際に生じる障害である「共回り」の現象を解決課題とするものであるから，「共回り」とは，隙間のところで生じている現象を意味するものであることは明らかである。原判決は，隙間にかかった生海苔が固定側に同期して塞いでいても，なお混合液が共回りの状態にあると解するものであるが，この状態に対して本件回転板に本件プレート板を付けても，共回り状態を解消することはできない。構成要件Ａ３は，「共回りを防止する」，すなわち，回るのを止めることを規定するが，原判決の「共回り」の解釈によると，ともかく流出が止まっている状態を改善することが共回りの防止に該当することになるから，共回りの防止とは，下方へ流出させるという不自然な意味に解することになる。(イ)原判決は，本件明細書等（【０００３】）について，混合液が回転板とともに回り（回転し），クリアランスに吸い込まれない現象について，流出が止まった状態でタンク中を漂って回転している現象を指すと誤って解釈したが，クリアランスに「喰込だ状態」か否かを問わず，回転板と共に回り，クリアランスに留まって通過しない状況を指していると解すべきである。そもそも，本件発明は，回転板式の生海苔異物分離除去装置における「共回り」による生海苔の通過障害を解決課題とするものであるが，本件明細書等には，当該課題に関する具体的解析等が記載されているわけではなく，内容の乏しい本件明細書等に係る本件特許について，強力な権利が付与されるべきではない。
(ウ)攪拌の技術分野における「共回り」とは，流体が回転翼と同じ回転速度（角速度）で回転（すなわち同期回転）する現象を意味する。被告装置では，攪拌羽根ではなく単なる回転板を備えていることや，タンクの形が丸くなく，多角形であることなどから，タンクの混合液は，回転板より遅く回転しており，また，ある程度の上下方向の流れによる攪拌も生じているから，攪拌の技術分野における固体的回転部，すなわち共回りは生じていない。クリアランスからの流出の有無にかかわらず，回転とともに上下方向の流れもある程度存在して攪拌が生じている以上，原判決の共回りの解釈のように，「クリアランスからの下方向の流出が止まった状態における回転」が生じることは，実際にはあり得ない。現実に観察される現象の中で「共回り」と呼べるのは，回転板と同じ回転速度で回転する生海苔であるが，そのような生海苔は回転板に設けたプレート板では除去できないから，本件プレート板は「共回り」を防止するものではない。
(エ)生海苔は，クリアランスに達する前にはタンク中の混合液の中で漂っているので，混合液の回転速度と同じ速さで回転すると同時に，上下方向にも動いている。この際の回転は，回転板よりはずっと遅いので，クリアランスの所に達した瞬間には，生海苔は回転板側とも固定側（枠板部）とも相対速度のある状態である。問題なく通過する生海苔は，回転板側と固定側との間で展開されてすぐに通過するが，展開されずに引っ掛かってしまった生海苔は，この状態でそれぞれとの間で摩擦力が生じるところ，少しでも摩擦力の大きい方に速度が近づいていき，一瞬のうちにどちらか一方と同じ速度に達して同期状態となる。このうち，回転板に同期した状態が共回りである。構成要件Ａ３の「この回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手段」とは，このような状態を防止する手段を意味する。
イ本件プレート板について
前記アのとおり，本件プレート板は「共回り」を防止するものではないから，構成要件Ａ３を充足するということはできない。
(2)構成要件Ｂの充足性について
ア円周面について
本件プレート板は，被告装置の回転板の上面（厳密にはそこに取り付けられた環状板の上面）である平面に取り付けられている。円周面とは，一般的に円柱の側面の形状の面を意味し，平面は含まれないから，本件プレート板は円周面に設けられているとはいえない。本件明細書等には，回転板の平面部分を円周面とするかのような記載があるが，円周面の一般的な意味からすると，誤記と解される。
イ本件プレート板について
本件プレート板は，１つの小さな部品であるから，爪部と基部とに分けた上で，爪部を基部に接合しているなどとする原判決は誤りである。また，本件プレート板と本件回転板とは別の部品であり，本件プレート板の一部である基部を想定し，それが本件回転板の一部となっているものでもない。２争点(2)（本件回転板及び本件プレート板を製造・販売等する行為が本件特許権に対する間接侵害（特許法１０１条１号）に当たるか否か）について次のとおり，本件回転板及び本件プレート板を製造・販売等する行為は本件特許権に対する間接侵害（特許法１０１条１号）に該当するということはできない。
(1)本件回転板について
ア本件回転板が被告装置のために必須であるからといって，必ずしも本件発明を実施しないで使うことが使用形態として認められないというわけではない。本件出願日前においては，本件プレート板を付さない状態で被告装置が販売され，広く使われていたのであって，本件プレート板を使用しない形態が被告装置の経済的，商業的又は実用的な使用形態と認めることはできないとした原判決の認定は，事実を無視したものである。
イ特許法１０１条１号は，他の用途がないことを要件とするものであって，「全く使用しないという使用形態」が要件となるわけではない。被告装置のユーザーの多くは，ハタキと言われる硬い生海苔（又は根を一緒に採取した生海苔）が採取される限られた時期にだけ本件プレート板を付けて使用するものであって，それ以外の時期には本件プレート板を付けてはいないし，全く使用しないユーザーも存在する。被告装置は，出荷の際，回転板にプレート板を取り付けるためのビス穴があり，本件プレート板も同時に納品されているが，本件プレート板は取り付けられておらず，本件プレート板を使用するか否かは，ユーザーの選択に委ねられているものである。
(2)防止手段と防止装置について


原判決は，装置は手段を含むとするが，本件発明は「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」であって，手段を含むとはされていない。本件発明は，防止手段が突起物であることと，そのような構成の「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」が規定されているにすぎず，「回転板」や「選別ケーシング」が「防止装置」の一部となるものではない。仮に，本件プレート板が本件発明の技術的範囲に属するとしても，本件回転板や被告装置も本件発明の技術的範囲に属するということはできない。
３争点(3)（第１審被告の過失の有無）について第１審被告は，第１審原告の主張を前提とした上で，第１審被告の無過失について主張したものであるにもかかわらず，原判決はこれを無視し，訂正の内容は重要なものではなく，過失の推定が覆されないとしたものであって，弁論主義に違反するというほかない。
４争点(4)（本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものか否か）につ
いて
次のとおり，本件特許は，特許無効審判により無効にされるべきものであって，本件特許に基づく権利行使は許されない。
(1)時機に後れた攻撃防御方法であることについてア続審制を採用する控訴審において，新たな主張が包括的に禁止されるものではない。本件では，原審において，審理計画に従って侵害論に係る議論を一旦終了させるという訴訟経過を経ているが，控訴審において事案を検討するに当たり，無効の抗弁について検討しないのはむしろ正義に反するものである。イ本件において，原判決が「共回り」について誤って解釈したことから，特に無効の抗弁を提出することが必要となったものであり，また，原判決の解釈は，技術的に意義のないものであるから，このような解釈を前提とするならば，本件発明は必然的に無効にされるべきものである。
ウ控訴審において，無効の抗弁を提出できないのであれば，特許権侵害を主張された事案では，何の合理性がなくても無効の抗弁を主張しておく必要性が存在することになりかねず，訴訟経済に反し，不合理であるというほかない。エしたがって，第１審被告の無効の抗弁の提出は，時機に後れた攻撃防御方法の提出であるということはできない。
(2)特許法３６条違反について
ア明確性の要件違反及びサポート要件違反について
(ア)円周面について
「円周面」とは，その字義によると，「物の外郭を成し，中心から等距離であって，角だっていないひろがり部分」を意味するものというべきである。第１審原告は，本件プレート板を付ける本件回転板上面の環状板の上面も「円周面」に該当すると主張するものの，「円周面」との用語が何を意味するのかについて合理的な説明をせず，第１審原告の説明は矛盾するものというほかなく，そのような事実からすれば，「円周面」については明確性を欠くものというべきである。
(イ)共回りについて
本件発明は，「回転板及び／又は選別ケーシングの円周面」とするものであり，あたかも突起物を回転板だけに設けることも含むようにも解されるが，「共回り」を防止するとの要件も併せて検討すると，突起物を回転板に設置したところで，突起物は回転板とともに回り，同じく回転板とともに回る生海苔の共回りを防止することはできないから，本件明細書等の記載を考慮しても，請求項の記載に基づいて「生海苔の共回りを防止する防止手段」を明確に把握することはできない。共回りについて，無流出時のタンク中の回転と解したり，クリアランスにかかった海苔の僅かな動きであると解すると，本件明細書等の開示内容に合致しないから，サポート要件に違反するものである。
イ実施可能要件違反について
本件発明は，「この回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手段」と定めるところ，防止手段を「生海苔の共回りを防止する」との限定は，請求項が達成すべき結果による物の特定であって，防止手段である突起物を具体的にどの円周面に設ければ共回りを防止できるかについては，本件出願日当時の当業者の技術常識を参酌しても自明ということはできない。しかも，防止手段としての突起物を回転板のいずれの円周面に設置したところで，生海苔の共回りを防止できるはずがない。したがって，実施可能要件にも違反するものである。(3)乙３８文献に記載された発明に基づく容易想到性について
ア乙３８文献に記載された発明について
(ア)乙３８文献（実願平１－５２５６４号（実開平２－１４２６３１号）のマイクロフィルム）は，湿式微粒分散・粉砕装置に関する文献であるところ，本件発明は生海苔異物分離除去装置から生海苔の共回り防止装置を抽出した発明であり，乙３８文献に記載された発明は湿式微粒分散・粉砕装置からメディア分離機構を抽出した発明であるから，各発明を対比する前提に何ら問題はない。乙３８文献には，「固定スリット片と，固定スリット片内において微小間隙をもって回転する回転スリット板と，ベッセルと，スリット機構の前に取り付けて回転スリット板と同じ回転方向に回転する分離羽根と，液出口と，を有するメディア分離機構であって，回転スリット板のベッセル内部分に分離羽根が同軸に突設されており，ベッセルにスラリーが供給され，ベッセル内にメディアを内蔵し，固定スリット片と回転スリット板との間のセパレーション用のスリットで分離対象物たるメディアが分離され，乙３８文献の第１図，第２図の固定スリット片と液出口とを含む領域にメディアが分離されたスラリーが貯蔵され，スリット機構前に設けられた分離羽根によりメディアの固着化を防止することができる発明」（以下「乙３８発明」という。）が記載されている。
(イ)乙３８発明における固定スリット片と液出口とを含む領域が本件発明の構成要件Ａ１における「排出口を有する選別ケーシング」に，回転スリット板が構成要件Ａ２の「回転板」にそれぞれ相当する。また，乙３８発明のベッセルは，構成要件Ａ５の「生海苔混合液槽」のうち，「生海苔混合」を除く「液槽」に相当する。さらに，乙３８発明の分離羽根は，構成要件Ｂ１を充足し，構成要件Ｂ２のうち，突起物を選別ケーシング側に固定するのではなく回転板と共に回るような構成としたことに対応する。


(ウ)本件発明３と乙３８発明との相違点は，次のとおりである。ａ相違点１：本件発明３は，生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置を対象とする発明であり，分離対象物が異物であり，液が生海苔混合液であり，液槽は生海苔・海水混合液が供給される生海苔混合液槽であるのに対して，乙３８発明は，メディア分離機構を対象とする発明であり，分離対象物がメディアであり，液がスラリーであり，液槽はスラリーが供給されメディアを内蔵するベッｂ相違点２：構成要件Ａ３の「防止手段」が生海苔の共回りを防止するのに対して，乙３８発明の分離羽根はメディアの固着化を防止する点ｃ相違点３：本件発明３では「突起物」を「回転板の円周面」に設けるのに対して，乙３８発明ではそのような規定がされていない点ｄ相違点４：乙３８発明は，構成要件Ａ４の「異物排出口」を有していない点
イ相違点に係る判断について
(ア)相違点１について
当業者は，乙３８発明のメディア分離機構及び乙３９文献（特開平８－１４０６３７号公報）に記載された発明に基づいて，分離対象物をメディアから異物に変更し，ベッセルを生海苔混合液槽として適用することにより，相違点１の構成を容易に想到し得たものというべきである。
なお，乙４０文献（特開平６－１２１６６０号公報）によれば，生海苔異物分離除去装置において，生海苔混合液が通過するスリットが異物や生海苔で詰まりやすいことは当業者に周知の事実であり，その詰まりを除去するためにスリットに接するように清掃装置を設置することも当然に実施されていたことにすぎないというこ
(イ)相違点２について
本件発明３における「生海苔の共回り」とは，本来，クリアランスに接した生海苔が回転板と同期回転することを意味するものであるが，極めて僅かな動きを共回りとする第１審原告の主張を前提とすると，相違点２は実質的なものということはできない。乙３８文献には，スリット機構前に設けられた分離羽根によりメディアの固着化を防止可能であることが記載されているのであるから，生海苔異物分離除去装置における生海苔の詰まり除去を課題とする当業者にとって，乙３８発明のメディア分離機構を生海苔異物分離除去装置に適用する動機付けが認められる。また，当業者は，乙３８発明のメディア分離機構を生海苔異物分離除去装置に適用する際，生海苔の共回りを防止することを目的として，本件発明３のいずれかの場所，例えばクリアランスの前（乙３８発明のスリット機構前）に分離羽根に相当する「防止手段」を設けることを容易に想到するものというべきであるから，相違点２も，当業者が容易に想到し得たものというべきである。
(ウ)相違点３について
乙３８発明のメディア分離機構を生海苔異物分離除去装置に適用する際，生海苔異物分離除去装置のクリアランス前に，乙３８発明の分離羽根に相当する突起物であって，回転板と同じ回転速度で回転するものを，回転板の一部であってクリアランス前に近い位置に設けようとすることは当業者が当然に行う設計的行為であるから，相違点３も，当業者が容易に想到し得たものというべきである。
(エ)相違点４について
当業者は，乙３８発明のメディア分離機構を生海苔異物分離除去装置に適用する際，乙３９文献に記載された発明を参酌し，構成要件Ａ４のような異物排出口を設けることに何ら困難性は存しないし，食品となる生海苔を取り扱う装置において洗浄の必要性は大きく，その際の洗浄水の出口ともなる異物排出口を用意することは当然であるから，相違点４も，当業者が容易に想到し得たものというべきである。ウ以上によれば，本件発明３は，乙３８発明及び乙３９文献に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものというべきである。本件発明４についても，同様である。
(4)本件発明と乙３文献に記載された発明との同一性について乙３文献（特開平１１－２８５３６５号公報）には，海苔原草の異物除去装置に関する発明が開示されているところ，同発明は，クリアランスに原草が詰まりやすいという本件発明と同様の課題があることを前提として，フィルタプレートの外周面にワイパやブラシを設けることによってクリアランスの詰まりを防止する構成を有するのみならず，本件発明３の構成要件Ａ１ないし３，５及びＢと同様の構成を有し，本件発明３とは，構成要件Ａ４の異物排出口について記載されていない点において相違する。
しかしながら，生海苔異物分離除去装置の技術分野において，異物排出口を設けることは周知・慣用技術である。また，乙３文献に記載された発明において，原草タンクに異物排出口を設けるか否かは，課題解決のための具体化手段における微差したがって，本件発明３と乙３文献に記載された発明とは，実質同一である。本件発明４についても，同様である。
５争点(5)（第１審原告の損害額）について
(1)損害額算定の対象について
原判決は，被告装置自体が本件特許の侵害品であることについて理由を述べることなく被告装置自体を損害額の計算対象としており，明らかに誤りである。本件プレート板は，生海苔の状態等によってはそれなりに役に立つ場面があり，単なる小さな金属板を用意する僅かなコストを上回るメリットが存在することから用意されているものではあるが，主に役に立つのはいわゆるハタキの時期であって，装置自体の意義に比べると，その経済的価値はかなり限定されるものにすぎない。
(2)第１審被告の利益について
ア第１審被告による被告装置の製造及び販売は，強いブランド力を有する渡邊機開工業と競合するため，十分な競争力のある価格設定が必要なだけでなく，配送の体制やメンテナンスについても手間やコストをかけたサービスを提供する必要があり，十分な利益を得られていない。仮に，被告装置の販売分が渡邊機開工業のシェアにかかわらず第１審原告の売上げとなったとしても，当然に変動費の負担が必要となるから，特許法１０２条２項の利益について，変動費を控除することは当然
イメンテナンスについて
第１審原告は，第１審被告がメンテナンス作業により利益を得る目的で被告装置自体は廉価販売している旨の主張をするが，独自にメンテナンスサービスを提供する販売店もあり，第１審被告が作成した各年のメンテナンス価格表に基づいて料金を徴収しても，必ずしも利益を得られるものではない。メンテナンス作業は，個別の手間がかかるために利益を上げるのが難しいところ，特に第１審被告は，全国に営業所を有するものではなく，ユーザーが全国に散在しているため，旅費や時間の負担が大きいから，メンテナンス作業の利益を前提に販売価格を設定できるような状況にはない。
(3)変動費について


ア原判決は，交際接待費，会議費及び販売促進費の各販売管理費並びに手形割引料について，変動費には該当しないとする。しかし，歳暮や中元は売上げのないところには出さないし，食事代も，納品や立ち上げ試運転等で顧客と会う機会が増加するのに応じて必要となる。協賛金も，売上げのあるお得意様に対する感謝の印として用いており，売上げが増えれば当然に増加するものである。また，手形割引料は営業外費用ではあるが，売上げを手形で受け取ることから直接に必要となるものである。被告装置は，在庫を保有し，サイトの長い手形で販売しなければならないことが多いため，売る台数が増えれば手形割引料も長短借入金利息も増えてしまう状況にある。
イ運搬費の一部は，数量に厳密には即していないが，現に支出されている。
(4)第１審原告のシェアについて
本件における損害算定期間よりも古い年度ではあるが，第１審被告が生海苔異物分離除去装置に係る特許権に基づいて第１審原告を被告として提起した特許権侵害訴訟の判決（乙４３。以下「乙４３判決」という。）によれば，第１審原告は，平成１０年度から同１２年度の各年度に合計５３４台の同種製品を販売したと認定されているところ，第１審被告が上記特許権に基づいて渡邊機開工業を被告として提起した特許権侵害訴訟の判決（乙５５。以下「乙５５判決」という。）によれば，渡邊機開工業は同一の年度に合計１７６１台の同種製品を販売したと認定されてい後の年度における第１審原告の売上げは，第１審被告による特許権の権利行使の影響もあり，さらに減少しているものである。いずれにせよ，渡邊機開工業の販売台数は第１審原告の３倍以上はあるから，仮に第１審被告が被告装置を販売しなかった場合には，そのうちの４分の３は渡邊機開工業の売上げになったであろうことが推測され，第１審原告の損害は４分の１に限られるというべきである。
(5)弁護士費用相当損害金について
弁護士強制制度が採用されていない以上，弁護士費用は各自が負担するのが原則であり，諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り，弁護士費用相当損害金として認められるにすぎない。
〔当審における第１審原告の主張〕
１争点(1)（被告装置が本件発明の技術的範囲に属するか否か）について次のとおり，被告装置は本件発明の技術的範囲に属するものである。
(1)構成要件Ａ３の充足性について
ア原判決は，同期回転についても共回りに含まれるとした上で，本件明細書等の記載や語義から，同期回転に限定解釈することはできないとするものである。第１審被告は，本件明細書等に基づく理由を示さないまま，同期回転に限定解釈すべきであると主張しているにすぎないところ，本件明細書等には，そもそも「同期」などと記載すらされていないものである。
イ本件発明は，生海苔異物分離除去装置に係る発明であり，攪拌装置とは異なるから，攪拌分野における語義を前提とする第１審被告の主張は失当である。ウ生海苔が回転板に同期した状態が生じること自体は否定しないが，一般的には，その部分も含めた周方向に回転する部分全体を「共回り」と称していることは明らかである。
(2)構成要件Ｂの充足性について
ア円周面について
本件明細書等（【００２６】【図４】～【図６】）によれば，本件発明の「円周面」とは，「クリアランスＳ」を形成するために向かい合った面だけではなく，広く円周を形成する部分にある面という一般的意義を有するものというべきである。
イ本件プレート板について
原判決は，「円周面」の一般的意義について触れていないが，少なくとも，被告装置の構成が「円周面」に本件プレート板を設ける構成であるとするものである。また，被告装置は，本件回転板の上面端部に本件プレート板が取り付けられ，クリアランスを越えて爪部を設けるようにして突設固定されているから，この構成が「回転板の円周面に設ける構成」であることは当然である。２争点(4)（本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものか否か）につ
いて
次のとおり，本件特許は，特許無効審判により無効にされるべきものであるということはできない。
(1)時機に後れた攻撃防御方法であることについてア本件は，平成２２年６月３０日に訴え提起されたものであるところ，平成２３年１０月１９日の原審第８回弁論準備手続期日において，被告装置が本件発明３の技術的範囲に属するとの原審裁判所の心証が開示され，いわゆる損害論の審理が行われることになった。第１審被告が本件特許について無効審判請求をしたのは平成２４年４月２７日であり，原審において無効審判請求に関する書類を書証として提出したのは損害論の審理が終わりに近づいた段階であった。第１審被告は，無効審判請求と同旨の無効の抗弁を主張しようとしたが，原審裁判所は時機に後れた攻撃防御方法であるとして許可しなかった。原審において時機に後れたものとして却下された主張が，控訴審において自由に提出できるのであれば，民訴法１５７条（特許法１０４条の３第２項）の規定は無意味なものとなる。イ第１審被告は，当初は非侵害が当然に認められるものと考えて無効の抗弁を主張しなかったとするのであるから，自ら本件に対する見通しを誤り，主張内容や提出の時機に関する見込み違いを認めたものであって，信義に従って誠実に訴訟追行をしたとは到底いえるものではない。
ウ第１審被告の無効の抗弁のうち，特許法３６条違反に係る無効理由については，特許権侵害訴訟を提起された者として本件明細書等を速やかに検討することにより，早期に主張することが可能であったはずである。また，第１審被告が無効理由として引用する公知文献のうち，乙３８文献を主引用例とする無効理由に関しては，第１審被告は，乙３８文献について損害論の初期段階で指摘しながら無効の抗弁として主張しないことを明示していたものであり，副引用例である乙３９文献及び乙４０文献は，いずれも侵害論の主張において引用されていたものである。
さらに，乙３文献に基づく無効理由に関しては，第１審被告は，乙３文献について本件の初期段階（答弁書提出段階）で指摘しながら，無効の抗弁として主張しないことを明示していたものである。
したがって，第１審被告が，侵害論の審理が終了し，侵害との心証が開示されてから半年以上も経過した段階でようやく本件特許について無効審判請求をし，控訴審に至って初めて無効の抗弁について主張したものである以上，この主張は，訴訟完結を遅延させることのみを目的とした故意又は重大な過失による時機に後れた攻撃防御方法の提出というほかなく，却下されるべきである。
(2)特許法３６条違反について
ア円周面について


「円周面」とは，円周が存在した場合にその近傍にある面であり，「円周を形成する部分にある面」という程度の意味であって，回転板の側面部分のみならず，回転板の上面部分も含まれるから，いわゆる明確性の要件を欠くものとはいえない。
イ共回りについて
第１審被告は，「共回り」につき，本件明細書等の記載に基づかない独自の解釈を前提として，いわゆるサポート要件及び実施可能要件を充足しないと主張するが，「共回り」の意義については原判決が認定するとおりであって，本件明細書等に接した当業者は，自らが実施しようとする回転板や選別ケーシングの具体的形状に応じて，適宜，「共回り防止手段」たる「突起物」を円周面として想定される任意の位置に設置し，その効果を検証することが可能であるから，サポート要件及び実施可能要件を充足することは明らかである。
(3)乙３８文献に記載された発明に基づく容易想到性についてア第１審被告は，乙３８文献に記載された発明について，乙３８文献の技術分野，課題，構成，作用効果等を全く無視し，記載の一部だけを抜き出して都合の良いように誤った引用をしており，第１審被告の上記認定は失当である。イ乙３８文献に記載された発明は，湿式微粒分散・粉砕装置（ビーズミル）に関する発明であって，（横型）ベッセルにおいて，処理対象となるスラリーと極めて硬度の高いジルコニア等のビーズ（メディア）を混ぜ，剪断力を発揮させてスラリーを粉砕・分散させるものである。
他方，本件発明は，生海苔異物除去装置に関する発明であって，生海苔混合液槽に生海苔混合液以外の物（メディア）を入れて，生海苔混合液を粉砕させようとするものではないから，乙３８文献に記載された発明とは対比の前提を全く欠くものまた，乙３８文献に記載された発明の回転スリット板と分離羽根は，本件発明の高速回転する回転板と突起・板体の突起物を回転板に設ける構成にそれぞれ相当するものではない。
本件発明と乙３８文献に記載された発明との一致点に係る第１審被告の主張が誤りである以上，両発明の相違点は第１審被告が主張する相違点に限られるものではウ本件発明と乙３８文献に記載された発明との一致点及び相違点に係る第１審被告の主張が誤りである以上，相違点の判断に係る主張も，同様に誤りである。エ以上によれば，本件発明は，乙３８文献に記載された発明及び乙３９文献に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。
(4)本件発明と乙３文献に記載された発明との同一性についてア第１審被告は，乙３文献について恣意的に一部を抜き出して都合の良いような発明が記載されている旨主張するものであるが，本件発明と乙３文献に記載された発明との同一性を主張する以上，乙３文献全体の記載（技術分野，課題，構成，作用，効果等）からどのような発明が記載されているかを特定した上で，本件発明と対比する必要があるところ，第１審被告は乙３文献に記載された発明を具体的に特定していないから，第１審被告の主張は失当であるというほかない。イ乙３文献に記載された発明は，海苔原草の異物除去装置に関する発明ではあるが，本件発明とは異なり，高速回転させた回転板とクリアランスを利用するものではなく，本件発明の課題を全く意識していない。
また，乙３文献に記載された発明のクリアランスは，生海苔混合液を積極的に通過させて異物と生海苔を分離させようとするものではなく，クリアランスの形状自体が本件発明とは異なるものである。
しかも，乙３文献に記載された発明において，生海苔混合液に何らかの流動化エネルギーが働くことは否定しないが，タンクの底部に設けた回転板の回転によって生海苔混合液に渦を発生させ，遠心力を働かせて異物をタンク隅部（周囲）に移動させて生海苔と分離させようとする技術思想は全く開示されていない。ウしたがって，乙３文献に記載された発明は，本件発明と同じ生海苔異物分離除去装置に関する発明ではあっても，生海苔を回転板と選別ケーシングとで形成されるクリアランスを通過させようとした場合に生ずる技術的課題やその課題解決の手段として，「共回り防止装置」が開示されているとは到底いうことができない。本件発明と乙３文献に記載された発明とが全く異なる技術思想を前提とする以上，一致点としては，乙３文献に記載された発明の原草タンクが本件発明の生海苔混合液槽に相当する程度にすぎず，両発明の相違点は第１審被告が指摘する相違点のほか，多数存在するものである。
エ以上からすると，本件発明は，乙３文献に記載された発明と同一の発明であるということはできない。
３争点(5)（第１審原告の損害額）について
(1)被告装置に関する変動費の控除について
アメンテナンスについて
(ア)原判決は，第１審被告がメンテナンスにより被告装置に係る変動費額を上回る売上げを得ているにもかかわらず，特許法１０２条２項の「利益」から変動費を控除した。しかし，被告製品は，一般人が店舗で入手するような製品ではなく，生海苔生産業者のみが購入する特殊な製品であって，一旦被告装置の納品を受けたユーザーは，第１審被告や販売店に対してしかメンテナンス作業を依頼しないから，第１審被告は，被告装置の販売に対して，少なくとも数年以上のメンテナンス作業による売上高を考慮して販売価格を設定することが可能である。第１審被告は，各年のメンテナンス価格表を作成して顧客に配布しているのみならず，粗利すら計上できないと主張する製品（ＣＷ－６３等）を新製品として販売しているが，これは，後のメンテナンス作業による利益回収を見越しているからにほかならない。第１審被告の点検整備料は１台当たり約６万円ないし１０万円超であるから，サービスの対価ではなく，実質的には装置代金の後払いと評価すべきである。(イ)原判決は，通常のメンテナンスを行うこと自体は特許発明の「実施」には該当しないとする。しかし，物（装置）の発明である本件発明の実施には，その技術的範囲に属する被告装置の「使用」が含まれるから，被告装置のユーザーによる装置の使用は本件発明の実施に該当する。第１審被告は，メンテナンス作業を積極的に受注しており，被告装置の使用という特許権侵害行為に積極的に加功するものである。第１審原告は，メンテナンス作業による利益について特許法１０２条２項の利益であると主張するものではないが，販売後のメンテナンス作業という第１審被告の特許権侵害行為によって販売後も利益を得ることができる以上，被告装置の販売段階の利益については，販売額から原価相当額を控除した粗利相当額と考えれば十分である。
イ控除額について
仮に，利益から変動費を控除すべきであるとしても，販売価格の８．４％相当額を控除した原判決は，実態に反している。
(ア)広告宣伝費・賃借料（レンタカー費用と倉庫費用）・旅費・通信費（携帯電話代）・時間外人件費について


原判決が認定した旅費は，交通費用と日当であり，時間外人件費は，休日出勤と残業手当であり，賃借料（レンタカー費用と倉庫費用）は，そのほとんどがレンタカー代であり，通信費（携帯電話代）は，携帯電話代であって，広告宣伝費以外は全て第１審被告の従業員の人件費又はその移動費用，連絡費用にすぎない。第１審原告は，日本の主要な海苔生産地域に営業所や関連会社を設け，販売活動に多大な経費を要しているが，第１審被告の営業所は１箇所（佐賀県）のみで，実際の営業活動やユーザーへの販売は，日本各地の海苔生産地を拠点とする販売店（代理店）が行い，第１審被告は，各販売店からの注文に基づいて被告装置を供給するという販売形態を採用している。被告装置は，販売開始から１０年以上経過した現在においても，基本構造自体はほとんど変わっていないから，特に新規の製品説明や営業活動は不要で，実際，第１審被告の従業員が営業，販売活動のために各地のユーザーを頻繁に訪問しているわけではない。第１審被告は，旅費や時間の負担が大きいなどと主張するが，第１審被告は出張料を実費請求することなどによってユーザーに負担させており，第１審被告が負担しているわけではない。広告宣伝費はともかくとして，第１審被告の従業員の人件費，移動費，連絡費等のほとんどの部分は，「異物除去機関係の製品売上」に関するものではなく，それ以外の売上高，特に，技術者が実際に行うサービスであるメンテナンス（整備）に関するものにすぎないから，被告装置の販売に関する変動費として控除対象とすべきではない。
(イ)運搬費について
原判決は，運搬費を製品運送費とそれ以外とに区別し，それぞれ各年度における「異物除去機関係の製品売上高」「異物除去機関係の部品・整備売上高」「異物除去機関係以外の製品・部品・整備売上高」の各比率を乗じてその金額を算定している。しかし，被告装置の販売やメンテナンス売上げの実態からすると，売上高を基準として按分することに合理性は全く存在しない。
しかも，第１審被告は，被告装置の運搬に運送会社２社を用いている旨主張しているから，それ以外の製品運送費（社有車の燃料費，小物運送費，ＪＲ東日本レンタカー）は不要である。原判決によると，第１審被告の５５期ないし５９期の売上台数及び運送費は，それぞれ５１台（２５７万０２６７円），３８台（３６９万６４２２円），３７台（１９５万２８８０円），７０台（４４３万５７１２円），２７台（４７２万００８０円）であり，各年度の１台平均の運搬費は，約５万円，約９万７０００円，約５万３０００円，約６万３０００円，約１７万５０００円となるから，明らかに実態からかけ離れた数値である。第１審被告は，２台以下の注文の場合には運賃を請求する旨を価格表に記載しているから，第１審被告が計上した運搬費のほとんどは，別途運賃としてユーザーに負担させていたものである。被告装置のような機械の運送に特別な費用は不要であり，第１審被告の本社近辺に所在する通常の運送業者を利用しているのであれば，高くとも１台当たり５万円程度に
(ウ)変動費の売上高に占める割合について
原判決は，第１審被告が受けた利益の額を算出するに当たり，販売価格の８．４パーセントに当たる変動費を控除した。しかし，前記のとおり，賃借料，旅費，通信費及び時間外人件費は控除対象とすべきではない。広告宣伝費（原判決の認定額１１２万４５９８円）及び運搬費（１台５万円に販売台数２２３台を乗じた１１１５万円）の合計１２２７万４５９８円を控除することが認められるにすぎず，被告装置の売上高（４億６８４４万８３４７円）に占める割合は２．６％にすぎない。(2)本件回転板及び本件プレート板に関する変動費の控除について本件回転板及び本件プレート板の販売による利益に関しても，被告装置の販売による利益と同様に，変動費を控除すべきではない。
仮に，利益から変動費を控除すべきであるとしても，販売価格の８．４％相当額を控除した原判決は実態に反するものであって，被告装置の販売による利益と同様に，販売価格の２．６％相当額の控除が認められるにすぎない。
(3)寄与度について
原判決は，被告装置や本件回転板と比較して本件プレート板の販売価格が安いことを考慮して，被告装置全体における本件発明３の寄与度を２０％，本件回転板における本件発明３の寄与度を５０％であると認定したものと推測される。しかし，特許発明は自然法則を利用した技術思想の創作であって，物自体ではないから，技術思想を体現した物自体の価値で発明の価値を評価することは誤りである。本件プレート板自体は，第１審被告によって補充品として安く供給されているが，それは，第１審被告が本件プレート板を含めた共回り防止装置の開発に費用を要していないことから，過小評価されているにすぎない。
原判決も，本件発明が本件プレート板のみによって実施されるのではなく，被告装置全体の構成及び配置が本件発明の「共回り防止装置」に相当すると認定しているから，本件発明は被告装置全体において実施されているというべきであって，本件発明の寄与度は１００％である。
なお，原判決は，本件プレート板を付けない装置であっても生海苔異物分離除去機能を果たすことや，現在市場で流通している生海苔異物分離除去装置の全てに本件発明が実施されていると認めるに足りる証拠はないことなども寄与度算定の根拠とするが，本件プレート板を実際に付けた本件発明の「共回り防止装置」に該当する被告装置を購入したユーザーが，購入後にどのように利用したかという事情は，被告装置の販売における本件発明の寄与度認定とは無関係である。
(4)第１審原告のシェアについて
第１審被告は，過去の判決において認定された第１審原告，第１審被告及び渡邊機開工業のシェアに基づいて，第１審原告の損害は４分の１に限られると主張し，また，渡邊機開工業も被告装置と同様に共回り防止手段を用いた共回り防止装置に該当する異物除去装置を販売しているところ，特許法１０２条２項の推定規定の適用について，過去のシェアなどは問題とはならない。
(5)弁護士費用相当損害金について


原判決は，特許法１０２条２項に基づく損害額合計１４３５万２９９２円の約１０％相当額である１４５万円を弁護士費用相当損害金として認定した。しかし，特許権侵害訴訟では，対象製品等が特許発明の技術的範囲に属するか否かに関するいわゆる侵害論の審理に重点が置かれており，特許権侵害に基づく逸失利益相当損害金の認容額に関わりなく，侵害論の主張立証に時間と手間とを要することは明らかであるから，侵害論の後に行われる損害論の手続によって認定された金額を基準として，その手続以前に要した弁護士費用相当損害額を含めて形式的に認容額の１０％相当額と判断することは背理であり，著しく正義に反する。本件は，原審における合計１７回の手続（口頭弁論期日２回，弁論準備手続期日１４回，進行協議期日１回）のうち，侵害論に関して合計１０回の手続が行われたのみならず，専門委員立会いによる技術説明会や，千葉県木更津市で被告装置を見分するための進行協議期日が設けられている。このような経緯からすれば，特許法１０２条２項に基づく損害額にかかわらず，第１審被告の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用相当損害金の額が認定されなければならない。
(6)損害額
ア主位的請求
被告製品の販売により第１審被告が得た利益は，別紙損害目録記載１のとおり，合計９３６１万０７０６円となり，弁護士費用相当損害金の内金１２１９万２２８６円を加えた合計は１億０５８０万２９９２円となる。(ア)第１審被告の得た利益              ９３６１万０７０６円
（内訳）
被告装置の販売に関する粗利      ７７６５万８９３１円本件回転板の販売に関する粗利    １５８２万５６００円本件プレート板の販売に関する粗利    １２万６１７５円(イ)弁護士費用相当損害金の内金        １２１９万２２８６円(ウ)合計                          １億０５８０万２９９２円
イ予備的請求
被告製品の販売により第１審被告が得た利益は，別紙損害目録記載２のとおり，合計８０３６万６６８５円となり，弁護士費用相当損害金の内金２５４３万６３０７円を加えた合計は１億０５８０万２９９２円となる。(ア)第１審被告の得た利益              ８０３６万６６８５円
（内訳）
被告装置の販売に関する利益      ６５４５万０１３５円本件回転板の販売に関する利益    １４７９万６９３６円本件プレート板の販売に関する利益    １１万９６１４円(イ)弁護士費用相当損害金の内金        ２５４３万６３０７円(ウ)合計                          １億０５８０万２９９２円
第４当裁判所の判断
当裁判所も，第１審原告の請求は，被告製品の製造・販売等の差止め及び廃棄並びに損害金１５８０万２９９２円及びこれに対する不法行為の日の後である平成２２年６月８日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で，理由があるものと判断する。その理由は，原判決６１頁２６行目の「本件プレート板である」を「本件プレート板のみである」と，６２頁１９行目の「争点(4)」を「争点(5)」と，６４頁２４行目から２５行目にかけての「被告の自社品事業部の売上げは，」を「第１審被告の自社品事業部の売上げ（原判決別紙１のうち表２の「自社品事業部売上」欄及び同別紙２の「自社品事業部売上高」欄の各金額に「社内売上高」を加算したもの）は，」と各改め，後記のとおり付加するほかは，原判決「事実及び理由」の第４記載のとおりであるから，これを引用する。１争点(1)（被告装置が本件発明の技術的範囲に属するか否か）について
(1)構成要件Ａ３の充足性について
第１審被告は，生海苔が回転板に同期した状態が共回りであることを前提として，構成要件Ａ３の充足性に関し，るる主張するが，本件明細書等の記載によれば，「共回り」とは，生海苔等が，回転板とともに回転し，クリアランスに吸い込まれない現象，又は生海苔等が，クリアランスに喰い込んだ状態で回転板とともに回転し，クリアランスに吸い込まれない現象のことであって，究極的にクリアランスの目詰まり（閉塞）が発生している状況をいうものと認められるから，第１審被告の上記主張は，その前提を欠くものというほかなく，失当である。
(2)構成要件Ｂの充足性について
ア円周面について
(ア)「円」とは，「まるいこと。まるいもの。数学では，一平面上で，一定点（中心）から等距離（半径）にある点の軌跡。また，それによって囲まれた内部。その軌跡を円周ともいう。」との意味を有するものとされる一方，「面」とは，「物の外郭を成す，角だっていないひろがり。その類似物。物のおもて。部材の稜角を削り落として生ずる表面。線の移動で生ずる図形。」との意味を有するものとされている（乙３７）から，「円周面」とは，軌跡である円周に連なるなど，円周に関連する面であり，物の外郭を成す面であればよく，その面の向きや位置が限定されるものではない。
(イ)本件明細書等（【００２６】【図４】～【図６】）によれば，本件発明３は，突起物をケーシングの円周端面，すなわち円周に連なる厚み方向へのひろがりに設ける特許請求の範囲請求項１の発明及び突起物を内底面に設ける同請求項２の発明とは異なり，回転板の円周面，すなわち円周に連なる径方向へのひろがり及び／又は選別ケーシングの円周面に設けるものとされており，【図６】には，いずれも円形状を有する回転板及び選別ケーシングの径方向へのひろがりが「円周面」として図示されているものである。
イ本件プレート板について
本件プレート板は，本件回転板の円形状の径方向へのひろがりに取り付けられているのであるから，被告装置は構成要件Ｂ２を充足するものと認められる。
ウ第１審被告の主張について
第１審被告は，円周面とは一般的に円柱の側面の形状の面を意味し，平面は含まれないと主張する。
しかしながら，前記の「円」及び「面」の語義からすると，「円周面」に第１審被告がいう意味での平面が含まれないということはできないし，本件明細書等の前記記載によれば，本件発明３における円周面がこのような平面に相当するものであることは明らかである。


また，第１審被告は，本件プレート板は１つの小さな部品であるから，爪部と基部とに分けた上で，爪部を基部に接合しているなどとする原判決は誤りである，本件プレート板と本件回転板とは別の部品であり，本件プレート板の一部である基部を想定し，それが本件回転板の一部となっているものでもないと主張する。しかしながら，本件プレート板は，本件回転板の円周面に固定され，クリアランスを越えて突出することにより，共回りを防止する効果を奏する構成要件Ｂ２の「突起物」に該当するものということができるのであって，原判決が本件プレート板と本件回転板との接合部分を明示するために基部と爪部とに分けて考察したことをもって，格別不相当であるということはできないし，本件プレート板と本件回転板との接合部が本件回転板の一部と解されるか否かは，構成要件Ｂ２を充足するか否かに係る判断とは無関係である。
よって，第１審被告の上記主張は，いずれも採用することができない。２争点(2)（本件回転板及び本件プレート板を製造・販売等する行為が本件特許権に対する間接侵害（特許法１０１条１号）に当たるか否か）について
(1)本件回転板について
第１審被告は，本件回転板が被告装置のために必須であるからといって，必ずしも本件発明を実施しないで使うことが使用形態として認められないというわけではなく，本件プレート板を使用しない形態が被告装置の経済的，商業的又は実用的な使用形態と認めることはできないとした原判決の認定は，事実を無視したものである，特許法１０１条１号は，他の用途がないことを要件とするものであって，「全く使用しないという使用形態」が要件となるわけではないし，本件プレート板を使用するか否かは，ユーザーの選択に委ねられているなどと主張する。しかしながら，特許法１０１条１号は，その物自体を利用して特許発明に係る物の生産にのみ用いる物についてこれを生産，譲渡等する行為を特許権侵害とみなすものであるところ，同号が，特許権を侵害するものとみなす行為の範囲を，「その物の生産にのみ用いる物」を生産，譲渡等する行為のみに限定したのは，そのような性質を有する物であれば，それが生産，譲渡等される場合には侵害行為を誘発する蓋然性が極めて高いことから，特許権の効力の不当な拡張とならない範囲でその効力の実効性を確保するという趣旨に基づくものであると考えられる。このような観点から考えれば，その物の生産に「のみ」用いる物とは，当該物に経済的，商業的又は実用的な他の用途がないことが必要であると解するのが相当である。そうすると，本件回転板及び本件プレート板は，本件発明における「共回り防止装置」の専用部品であると認められる以上，これらにおいて，経済的，商業的又は実用的な他の用途は認め難く，したがって，本件回転板及び本件プレート板は，「その物の生産にのみ用いる物」に当たるといわざるを得ない。したがって，被告装置が本件プレート板を用いないで使用することが可能であることは，本件回転板及び本件プレート板が被告装置の生産にのみ用いる物に該当するとの判断を左右するものではない。
よって，第１審被告の上記主張は，失当である。
(2)防止手段と防止装置について
第１審被告は，本件発明は「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」であって，防止手段が突起物であることと，そのような構成の「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」が規定されているにすぎず，「回転板」や「選別ケーシング」が「防止装置」の一部となるものではないから，本件プレート板が本件発明の技術的範囲に属するとしても，本件回転板や被告装置も技術的範囲に属するということはできないと主張する。しかしながら，本件発明において，選別ケーシング及び回転板等の構成を有する生海苔異物分離除去装置に係る構成要件Ａを前提として，突起物に係る構成要件Ｂが規定されているのであるから，突起物のみならず選別ケーシングや回転板等の構成もまた，共回り防止装置を構成するものというべきである。そして，被告装置は，本件発明３の技術的範囲に属する共回り防止装置を内蔵するものである以上，本件発明３の寄与度については別途考慮すべきであるとしても，本件発明３の侵害品であるというほかない。
よって，第１審被告の上記主張は，採用することができない。３争点(3)（第１審被告の過失の有無）について第１審被告は，第１審原告の主張を前提とした上で，第１審被告の無過失について主張したものであるにもかかわらず，原判決はこれを無視し，訂正の内容は重要なものではなく，過失の推定が覆されないとしたものであって，弁論主義に違反すると主張する。
しかしながら，原判決は，訂正の内容が単純な誤記や明瞭でない記載に関するものであることから，訂正の有無にかかわらず，本件発明３に係る構成要件該当性の判断ができなかったとはいえないことを，第１審被告の過失を認める根拠とするものであって，第１審原告が訂正前に本件特許に基づく権利行使が可能であると認識していたか否かは，前記結論を左右するものではない。よって，第１審被告の上記主張は，失当であるというほかない。４争点(4)（本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものか否か）につ
いて
(1)時機に後れた攻撃防御方法であるか否かについてア原審記録及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。(ア)本件は，平成２２年６月３０日に訴え提起されたものであるところ，第１審被告は，平成２３年１月２１日の原審第３回弁論準備手続期日において，被告装置は本件発明の技術的範囲に属しないものであり，仮に技術的範囲に属すると解するのであれば，本件発明は乙３発明を包含することになるから無効であるが，そのようなクレーム解釈は正しくないので，本件においては無効判断の必要もないと主張するなど，原審において，当初特許法１０４条の３のいわゆる無効の抗弁を提出(イ)原審裁判所は，平成２３年１０月１９日の原審第８回弁論準備手続期日において，被告装置が本件発明３の技術的範囲に属するとの心証を開示した。(ウ)第１審被告は，原審において第１審原告の損害に係る審理が行われていた平成２４年１月１１日の原審第１０回弁論準備手続期日において，本件発明には極めて近い先行技術が存在しており，本件発明に意義があるとはみられず，こうした状況は損害額の判断において考慮される必要があるが，無効の抗弁を主張するものではないと主張した。
(エ)第１審被告は，同年５月９日の原審第１２回弁論準備手続期日においても，本件特許は無効にされるべきであるほど価値の低いものであるから，それは損害賠償額の算定において考慮されるべきであるが，侵害論の主張（無効の抗弁）として主張するものではないと陳述した。


イ上記アの認定事実によれば，原審において，第１審被告は，被告装置は本件発明の技術的範囲に属しないと考え，無効の抗弁を提出しなかったところ，その後，第１審被告の予想に反して損害論の審理が行われるに至ったため，無効の抗弁を提出しようとしたが，原審裁判所は時機に後れたものとしてこれを認めなかったものと認められる。
ウ第１審被告は，当審において無効の抗弁を提出し，無効理由として，①特許法３６条違反，②乙３８文献に記載された発明に基づく容易想到性，③本件発明と乙３文献に記載された発明との同一性について主張するが，特許法３６条違反については，本件明細書等の記載を速やかに検討すれば早期に主張が可能であったものといえること，乙３文献は，平成２２年９月１日の原審第１回口頭弁論期日において書証として提出されており，また，乙３８ないし４０の各文献は，平成２４年５月９日の原審第１２回弁論準備手続期日において書証として提出されたものであること（なお，乙３９文献は第１審被告の出願に係る公開特許公報である。）からすると，原審裁判所が時機に後れたものとして主張を許さなかった無効の抗弁を当審に至って提出することは，時機に後れたものというほかない。そして，無効の抗弁の提出が時機に後れた理由は，本件発明の技術的範囲に属するか否かについて，自らの主張が正しいと信じていたというにすぎないというのであるから，第１審被告には重大な過失が認められるといわざるを得ない。しかしながら，当事者双方は無効の抗弁について主張立証の追加を求めず，当裁判所は，平成２５年３月１４日の当審第１回口頭弁論期日において，弁論を終結したものである以上，無効の抗弁の提出が「訴訟の完結を遅延させる」（民訴法１５７条１項）ものとは認められず，また，「審理を不当に遅延させることを目的として提出された」（特許法１０４条の３第２項）とまで認めることはできない。よって，第１審被告による無効の抗弁の提出は，時機に後れた攻撃防御方法の提出として，これを却下することはできない。
(2)特許法３６条違反について
第１審被告は，第１審原告の「円周面」に係る説明は矛盾するものであり，「円周面」については明確性を欠くものである，突起物を回転板に設置しても，同じく回転板とともに回る生海苔の共回りを防止することはできないから，「生海苔の共回りを防止する防止手段」を明確に把握することはできない，共回りについて，無流出時のタンク中の回転と解したり，クリアランスにかかった海苔の僅かな動きであると解すると，本件明細書等の開示内容に合致しないから，サポート要件に違反する，防止手段である突起物を具体的にどの円周面に設ければ共回りを防止できるかについては，本件出願日当時の当業者の技術常識を参酌しても自明ということはできない，防止手段としての突起物を回転板のいずれの円周面に設置したところで，生海苔の共回りを防止できないから，実施可能要件にも違反するなどと主張する。しかしながら，第１審被告の主張の前提となる「円周面」及び「共回り」の解釈自体が誤りであることは，前記１で説示したとおりであるから，第１審被告の上記主張は，いずれもその前提を欠くというほかなく，失当である。(3)乙３８文献に記載された発明に基づく容易想到性について
ア乙３８文献の記載
乙３８文献は，湿式微粒分散・粉砕装置におけるメディア分離機構に係る発明に関する文献であるところ，同文献には，おおむね次の記載がある（乙３８）。
(ア)実用新案登録請求の範囲
ベッセル内に多量の微粒状メディアを内蔵するとともに分散ディスク等を高速回転させ，該ベッセル内の一端からスラリーを供給して流動速度差によって生ずる剪断力によってスラリーを分散・粉砕を行った後他端から処理ずみのスラリーを排出するようになし，該排出側に円環状の固定スリット片を設けるとともに該固定スリット片内において微小間隙をもって回転する回転スリット板を設けて両者によりスラリーとメディアのセパレーション用のスリットを形成するものにおいて，該セパレーション用のスリットを単溝でなく複溝としたことを特徴とする湿式微粒分散・
粉砕装置におけるメディア分離機構
(イ)産業上の利用分野
本考案は，縦型及び横型の湿式微粒メディア分散・粉砕機の中で中型及び大型の生産機対応型としての吐出量増加機構に関するものである。
(ウ)従来の技術
従来のメディア分離機構は，固定スリット片と回転スリット板とで構成される短溝間隙構造であったが，メディアと処理液が分離する液量（吐出量）が，スリットスキマ面積微少のため，スキマ目詰まり（メディアがかみ込む），圧力上昇等により，極めて少量であった。
(エ)考案が解決しようとする課題
従来技術には，①処理液の吐出量が少なく，生産能力が悪い，②スリットスキマ面積が少ないため，分散・粉砕筒型容器（ベッセル）内の圧力が高くなる，③スリット面にメディアが押しつけられ，吐出口部のメディアの流動が悪いという課題が
(オ)課題を解決するための手段
本考案の湿式微粒分散・粉砕装置におけるメディア分離機構は，前記課題を解決するため，次の構成を有している。
ベッセル内に多量の微粒状メディアを内蔵するとともに分散ディスクを高速回転させ，ベッセル内の一端からスラリーを供給して流動速度差によって生ずる剪断力によってスラリーの分散・粉砕を行った後，他端から処理済みのスラリーを排出するようにし，排出側に円環状の固定スリット片を設けるとともに固定スリット片内において微小間隙をもって回転する回転スリット板を設けて両者によりスラリーとメディアのセパレーション用のスリットを形成するものにおいて，セパレーション
用のスリットを単溝でなく複溝としたこと
(カ)作用
本考案によると，次の作用を生じる。
ａ単溝スリットスキマ構造を２重，３重，多重のリング機構としたことにより，スリットスキマ面積を拡大し，吐出量が増加する。
ｂスリットスキマ目詰まりライフを延長できる。
ｃスリット機構前に分離羽根を取り付けることにより，メディアの固着化を防止する。
ｄメディア分離面の耐摩耗材質の実施（特殊表面処理）
ｅ摩耗部品の交換及び洗浄作業の容易化
(キ)実施例


ベッセルの分散・粉砕室内には多量のメディアが内蔵されており，中央部に分散粉砕ディスクが１６００ないし２０００ｒｐｍの高速で回転している。ベッセルの左端からスラリーを供給してベッセル内で分散・粉砕処理を行った後，右端のセパレーション用のスリットを経て，液出口から排出される。メディアは，例えばジルコニア等のビーズ（直径０．５ミリ前後）が使用されており，ベッセル容量の８０ないし９０％が投入可能である。ベッセルの右端には，円環状の固定スリット片と，その内面で０．１ミリ前後の間隙で１００ないし１５０ｒｐｍで回転する回転スリット板とが設けられ，これらによってスラリーとメディアのセパレーション用のスリットが複数個設けられる。分離羽根は，回転スリット板のベッセル内に同軸に突設されている。
イ乙３８文献に記載された発明について
(ア)乙３８文献に記載された発明は，湿式微粒分散・粉砕装置に係る発明であり，スラリー中の微粒を分散し，粉砕処理することを目的として，スラリーに多量のメディア（ジルコニア等のビーズ）を投入し，分散・粉砕後にメディアを分離してスラリーを排出する装置に関し，①処理液の吐出量増加，②分散・粉砕筒型容器（ベッセル）内の圧力低下，③吐出口部のメディアの流動性改善を解決課題とする発明であって，生海苔異物分離除去装置における共回り防止装置に係る本件発明とは，技術分野が異なるものである。
(イ)乙３８文献に記載された発明の回転スリット板は，メディアの目詰まり防止，すなわち，スラリーの分散・粉砕を行うためのメディアの流出を防止して処理済みスラリーのみを吐出させる機能を，分離羽根はメディアの固着化を防止する機能を，分散粉砕ディスクは分散・粉砕処理する機能を有しており，生海苔の共回りを防止するための本件発明の回転板，突起物等とはその機能が全く異なるものであしかも，乙３８文献に記載された発明は，回転スリット板の回転は１００ないし１５０ｒｐｍであるものの，分散粉砕ディスクは１６００ないし２０００ｒｐｍで高速回転しており，その際，ベッセル内は，圧力下で供給されたスラリーに分散・粉砕のための多量（ベッセル容量の８０～９０％）のメディアが投入された状態で存在していることに鑑みれば，物理的性状からして，スラリーは，分散粉砕ディスクの回転に伴い相当程度速い速度で回転しているものと推認され，本件発明における生海苔及び異物の回転（第１審被告は，１例として３４２ｒｐｍであると主張している。）とは明らかに異なるものである。
また，上記メディアは，分散・粉砕のために必要な物としてベッセル内に多量に投入されるものであって，本件発明において不要物とされるような異物と位置付けられるものでもない。
(ウ)この点について，第１審被告は，乙３８発明のメディア分離機構及び乙３９文献に記載された発明に基づいて，分離対象物をメディアから異物に変更し，ベッセルを生海苔混合液槽として適用することにより，相違点１の構成に容易に想到し得たものというべきであると主張する。
しかしながら，乙３９文献は，生海苔異物分離除去装置に係る文献であり，本件発明と同一の技術分野に属するものの，乙３８文献に記載された発明とは技術分野が全く異なるのである（乙３９）から，乙３８文献に記載された発明に乙３９文献に記載された発明を適用することについては，動機付けを欠くというほかない。また，第１審被告は，当業者は乙３８発明のメディア分離機構を生海苔異物分離除去装置に適用する際，生海苔の共回りを防止することを目的として，本件発明３のいずれかの場所，例えばクリアランスの前に分離羽根に相当する「防止手段」を設けることを容易に想到するものというべきであると主張する。しかしながら，乙３８文献に記載された発明を生海苔異物分離除去装置に適用すること自体，動機付けを欠くというほかないところ，同発明の「分離羽根」は，スラリーの分散・粉砕を行うためのメディアが固着することを防止する機能を有するものであるから，生海苔の共回りを防止する突起物とは明らかに異なる構成である。第１審被告の主張は，乙３８文献に記載された発明のメディア固着化が本件発明の共回りに相当することを前提とするものであるが，上記認定に照らせば，その前提自体が誤りであるというほかない。
以上のとおり，第１審被告の上記主張は，いずれも採用することができない。(エ)よって，本件発明と乙３８文献に記載された発明とは，技術分野及び作用効果並びに各構成が有する機能も異なるものであるから，乙３８文献に記載された発明に生海苔異物分離除去装置に係る乙３９文献に記載された発明を適用することについては，動機付けを欠くのみならず，乙３８文献に記載された発明に乙３９文献に記載された発明を適用しても，本件発明と同様の構成に容易に想到することはできないから，本件発明は，乙３８文献に記載された発明及び乙３９文献に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものということはで(4)本件発明と乙３文献に記載された発明との同一性について
ア乙３文献の記載
乙３文献は，海苔原草の異物除去装置に係る発明に関する文献であるところ，同文献には，おおむね次の記載がある（乙３）。
(ア)特許請求の範囲
【請求項１】海苔の原草に含まれる異物を除去して後工程に送るための異物除去装置であって，前記原草を海水または塩水または水等の液との混合液として貯留する原草タンクと，前記混合液の中に一部を浸漬させて前記原草タンク内の原草を異物と分離して吸引する容器と，前記容器が前記混合液の水位よりも上に移動したとき前記原草の吸引方向と逆向きに逆洗する逆洗手段を備えてなる海苔原草の異物除去【請求項２】前記容器は，少なくとも側面の一部を開放部とした中空のスクリーンライナと，このスクリーンライナの上端部に回転中心を持ち且つ前記側面に対して前記開放部を含んで水密状に重合配置したフィルタプレートとを備え，このフィルタプレートは，異物の通過を阻止する第１の開度及びこれよりも大きい第２の開度に設定可能であって且つ前記第２の開度から第１の開度に自動復帰可能な可変流路構造を持ち，前記逆洗手段は，前記フィルタプレートが前記混合液の水位から上に抜け出る部分に対峙して配置され海水または塩水または水等の液を前記フィルタプレートの面に向けて噴出するノズルを備え，このノズルの近傍に前記可変流路構造を駆動して第１の開度から第２の開度に設定する駆動機構を備えてなる請求項１記
載の海苔原草の異物除去装置


【請求項３】前記可変流路構造は，前記フィルタプレートにその中心から放射状に切開された複数のスリットと，このスリットに組み込まれる開度調整用の弁体を備えた回転子と，この回転子の回動角度を前記第１の開度に規制するストッパと，前記回転子を前記第２の開度から第１の開度に復帰させる弾性体とを備え，前記駆動機構は，前記回転子の軸線とほぼ直交する向きに突き出したフックに係合してこれを回動させる回転自在なローラを備えてなる請求項２記載の海苔原草の異物除去装
(イ)発明の属する技術分野
本発明は，採取した生海苔の原草に含まれている生物の殻や藁等の異物を除去して生海苔の洗浄，抄き工程及び乾燥の後工程に送るための海苔原草の異物除去装置に関する（【０００１】）。
(ウ)従来の技術
海苔の養殖場の海苔網から採取した海苔の原草には，海苔製品の品質に大きな影響を及ぼす小海老やその他の虫の死骸や海面に漂っている藁等の異物が含まれているため，一般的には生海苔の洗浄工程の前に異物除去処理をする（【０００２】）。異物除去の装置として従来から既に知られている基本的なものは，タンクの中で生海苔を海水に浸したままとしておき，異物を沈殿させて異物だけを回収したり，生海苔が流れる流路を処理槽の中に設けてこの流路の中途にネットを張り，このネットによって嵩が大きな異物を捕集するというものや，異物除去のための専用のタンクを原草の処理槽の中に浸漬するとともにタンクの内部をバキュームポンプに接続し，原草を海水とともに流動化する構成とし，タンクの周壁に異物を通さない程度の微小な大きさとした多数のスリットや孔を設けておき，生海苔の原草だけをタンク内に吸引して異物と分離するというものがある。このように，従来の異物除去の方法は，異物の沈殿やネット又はタンクに開けたスリット等による濾過を利用するというものがほとんどである（【０００３】～【０００５】）。
(エ)発明が解決しようとする課題
沈殿方式の異物除去装置は，原草と異物との分離に時間がかかり過ぎるほか，処理量を増やそうとすれば沈殿槽の容量も大型となるので，生産性や設備の面での障害が大きい。また，ネットを用いる異物の捕集や浸漬タンクへの吸引時での分離では，原草を流しながらの操作が可能なので，沈殿方式に比べると格段に処理量を増やすことができるが，ネットの網目や浸漬タンクのスリット及び孔には，次第に異物が付着していくので目詰まりを生じやすく，原草の流れも遅くなって処理効率に影響を及ぼす。また，目詰まりを取り除くには，ネットや浸漬タンクを取り出して洗浄するか，原草の供給を停止して掃除するかの対応となるため，いずれの場合でも，処理を一時的に中断することになり，生産性への影響は避けられない（【０００６】【０００７】）。
本発明において解決すべき課題は，海苔の原草から異物を短時間で確実に除去できるとともに処理を中断することなく連続稼働ができ，生産性をより一層向上させることにある（【０００８】）。
(オ)発明の実施の形態
異物除去装置の本体の内部は，生海苔の原草を海水又は淡水とともに定量供給してその水位をほぼ一定に保つようにした原草タンクと，異物を除去した後の原草が送り込まれる回収タンクとに区画されている。これらの原草タンク及び回収タンクのそれぞれには，原草及び改質された原草を海水又は淡水とともに攪拌して流動化を促すために，攪拌モータによって駆動される攪拌羽根を備えている。原草タンクから改質された原草を吸引して回収タンクへ圧送するための移送ポンプを本体内の下部側に備えている（【００１３】）。
(カ)課題を解決するための手段
本発明は，海苔の原草に含まれる異物を除去して後工程に送るための異物除去装置であって，原草を海水，塩水，水等の液との混合液として貯留する原草タンクと，混合液の中に一部を浸漬させて原草タンク内の原草を異物と分離して吸引する容器と，容器が混合液の水位よりも上に移動したとき原草の吸引方向と逆向きに逆洗する逆洗手段を備えることを特徴とする（【０００９】）。このような構成において，容器は，少なくとも側面の一部を開放部とした中空のスクリーンライナと，このスクリーンライナの上端部に回転中心を持ち，かつ，側面に対して開放部を含んで水密状に重合配置したフィルタプレートとを備え，このフィルタプレートは，異物の通過を阻止する第１の開度及びこれよりも大きい第２の開度に設定可能であって，かつ，第２の開度から第１の開度に自動復帰可能な可変流路構造を持ち，逆洗手段は，フィルタプレートが混合液の水位から上に抜け出る部分に対峙して配置され，海水，塩水，水等の液をフィルタプレートの面に向けて噴出するノズルを備え，このノズルの近傍に可変流路構造を駆動して第１の開度から第２の開度に設定する駆動機構を備えたものとすることができる（【００１また，可変流路構造は，フィルタプレートにその中心から放射状に切開された複数のスリットと，このスリットに組み込まれる開度調整用の弁体を備えた回転子と，この回転子の回動角度を第１の開度に規制するストッパと，回転子を第２の開度から第１の開度に復帰させる弾性体とを備え，駆動機構は，回転子の軸線とほぼ直交する向きに突き出したフックに係合してこれを回動させる回転自在なローラを備えた構成とすることができる（【００１１】）。
(キ)発明の効果
請求項１の発明では，原草から異物を分離させて吸引する容器は，混合液の水位よりも高くなったときに逆洗されるので，容器に形成する原草の吸引口等に詰まる原草や異物を排除でき，容器をクリーニングしたり，分解することなく連続操業が可能となる（【００５９】）。
請求項２の発明では，フィルタプレートを回転させることによって，原草タンク内に浸漬させることとノズル部分に曝すことを繰り返すことができるので，原草タンク内では可変流路構造を第１の開度に設定して異物を除去し，ノズル部分では駆動機構によって可変流路構造を大きな第２の開度に設定して異物の詰まりを排除できる。このため，フィルタプレートを定期的に取り出してクリーニングするために作動を中断させる必要がなくなり，生産性の大幅な向上が可能となる（【００６請求項３の発明では，フィルタプレートに切開したスリットの中に回転子を組み込むだけの構造で，駆動機構のローラと連携して開度を切り替えることができ，フィルタプレートを厚くしたり開度切り替えのための機構が複雑になることはなく，組立て及び保守点検も簡単になる（【００６１】）。
イ乙３文献に記載された発明について
第１審被告は，本件発明と乙３文献に記載された発明とは，異物排出口について記載されていない点が異なるにすぎず，同一の発明であると主張するが，乙３文献にどのような発明が記載されているかについて，具体的に特定して主張するものではないから，主張自体失当である。


のみならず，次のとおり，乙３文献に記載された発明と本件発明とが同一の発明であるということはできない。
(ア)乙３文献には，海苔原草の異物除去装置に関する発明が開示されているが，同発明は，鉛直面上を回転するフィルタプレートの複数のスロットに隙間を変化させることができる回転子が設けられており，フィルタプレートの略下半分のみが原草タンク内の原草と海水との混合液中に浸漬する構成を有するものであって，タンク内の底部において回転板が水平方向に回転する本件発明の異物分離除去装置とは，その基本的構成自体が異なるものである。
(イ)乙３文献に記載された発明における異物の分離は，フィルタプレートの回転子の隙間から原草が吸引されて通り抜けて回転タンクに導かれる一方，隙間に詰まった異物はフィルタ板の回転とともに水面上に移送され，回転子の回転により隙間が拡大されるとともに，逆洗装置のノズルによって除去されるものであって，原草タンクの底部には攪拌して混合液の流動化を促進する攪拌羽根が設けられているまた，乙３文献に記載された発明には，フィルタプレートを受けるスクリーンライナのガイドリブに形成されているクリアランスにつき，詰まりを排出するワイパが設けられているものの，乙３文献に記載された発明の異物分離のための主たる手段はフィルタプレート，回転子，ノズル等であり，ワイパは本件発明の突起物に相当するということはできない。
したがって，乙３文献に記載された発明と本件発明とは，生海苔と異物を分離する機序及び構成が異なり，乙３文献に記載された発明は，本件発明３が解決課題とする共回りが発生するものではなく，容器が混合液の水位よりも上に移動したときに原草の吸引方向と逆向きに逆洗する逆洗手段を課題解決手段とするものである。(ウ)以上によれば，乙３文献に記載された発明は，生海苔と異物を分離する機序，構成及び効果のいずれにおいても本件発明とは異なるものであるから，本件発明と同一の発明であるということはできない。
(5)小括
よって，本件特許は，特許無効審判により無効にされるべきものであるということはできない。
５争点(5)（第１審原告の損害額）について
(1)損害額算定の対象について
第１審被告は，被告装置自体を損害額の計算対象とした原判決は誤りであると主張する。
しかしながら，被告装置は，本件発明３の技術的範囲に属する共回り防止装置を内蔵するものである以上，本件発明３の侵害品であるというほかないし，原判決は，本件発明３の寄与度について別途考慮しているのであるから，第１審被告の上記主張は，失当である。
(2)被告装置に関する変動費の控除について
アメンテナンスについて
第１審原告は，第１審被告が被告装置の販売について少なくとも数年以上のメンテナンス作業による売上高を考慮して販売価格を設定することが可能であり，メンテナンス作業を積極的に受注することにより変動費を上回る利益を得ることができる以上，被告装置の販売段階の利益については，販売額から原価相当額を控除した粗利相当額と考えれば十分であると主張する。
しかしながら，仕切価格が１４３万円ないし３４２万円程度である被告製品が販売後のメンテナンス作業による利益を前提として廉価販売されているとまでいうことはできないし，第１審被告がメンテナンス作業の対価により利益を得ていることをもって，被告装置の販売に関する部分について特許法１０２条２項の「利益」を算定するに当たり，直ちに変動費を控除する必要がないということはできないから，第１審被告の上記主張は，採用することができない。
イ控除額について
(ア)広告宣伝費・賃借料（レンタカー費用と倉庫費用）・旅費・通信費（携帯電話代）・時間外人件費について
第１審原告は，第１審被告の従業員の人件費，移動費，連絡費等のほとんどの部分は，「異物除去機関係の製品売上」に関するものではなく，それ以外の売上高，特に，技術者が実際に行うサービスであるメンテナンスに関するものにすぎないから，被告装置の販売に関する変動費として控除対象とすべきではないと主張する。しかしながら，第１審被告の従業員の人件費，移動費，連絡費等のほとんどの部分がメンテナンスに関するものであることを裏付けるに足りる証拠はないし，上記各費目は被告装置の製造又は販売に直接必要な費用であって，その数量の増減に応じて変動する経費に相当するものと解されるから，第１審原告の上記主張は，採用することができない。
(イ)運搬費について
第１審原告は，運搬費についても，被告装置の販売やメンテナンス売上げの実態からすると，売上高を基準として按分することに合理性は全く存在しない，各年度の１台平均の運搬費は，明らかに実態からかけ離れた数値であり，高くとも１台当たり５万円程度にすぎないなどと主張する。
しかしながら，メンテナンスに係る第１審原告の主張を採用することができないことは前記のとおりであるし，搬送地域が異なれば運送費も異なることなどからすると，第１審被告の自社品事業部の売上高に占める被告装置の売上高の比率を乗じて按分額を算出することは合理性があるものと認められるから，第１審原告の上記主張は，採用することができない。
(ウ)交際接待費，会議費及び販売促進費の各販売管理費並びに手形割引料につ
いて
第１審被告は，歳暮，中元，協賛金は売上げのないところには出さないし，食事代も顧客と会う機会が増加するのに応じて必要となるものであり，手形割引料は売上げを手形で受け取ることから直接に必要となるものであるから，交際接待費，会議費及び販売促進費の各販売管理費並びに手形割引料についても，変動費に該当するなどと主張する。
しかしながら，歳暮，中元，協賛金及び食事代が被告装置の製造・販売に直接必要な経費であるとは認め難いこと，手形割引料は営業外費用であって営業活動との繋がりが希薄であることは，原判決が認定したとおりであって，第１審被告の上記主張は，いずれも採用することができない。
(3)寄与度について
第１審原告は，本件発明は被告装置全体において実施されているというべきであって，本件発明の寄与度は１００％であると主張する。しかしながら，被告装置は，本件発明３の技術的範囲に属する共回り防止装置を内蔵する生海苔異物分離除去装置であって，共回り防止装置そのものではないから，本件発明が被告装置全体において実施されているとまでいうことはできない。よって，第１審原告の上記主張は，採用することができない。
(4)第１審原告のシェアについて
第１審被告は，乙４３判決及び乙５５判決によれば，渡邊機開工業の販売台数は第１審原告の３倍以上はあるから，仮に第１審被告が被告装置を販売しなかった場合には，そのうちの４分の３は渡邊機開工業の売上げになったであろうことが推測され，第１審原告の損害は４分の１に限られるというべきであるなどと主張する。しかしながら，特許法１０２条２項は，侵害者の利益を特許権者の利益と推定する規定であるところ，第１審被告の主張する事由をもってしては，第１審原告に生じた損害額が第１審被告の利益額の４分の１であることを裏付けることはできず，同項の推定を覆滅するに足りるものではない。
よって，第１審被告の上記主張は，失当である。


平成２８年１０月１２日判決言渡同日原本受領    裁判所書記官平成２８年（行ケ）第１０１０９号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２８年９月２１日
判     決
原告      Ｘ
同訴訟代理人弁理士    中    川      邦      雄
被告     特許庁   長官
同指定   代理人      松    浦    裕紀    子
土    井      敬      子
冨    澤      武      志
主     文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２０１５－１３５３３号事件について平成２８年３月２９日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
(1)原告は，平成２６年１０月１５日，別紙のとおりの構成からなり，第３０類「バウムクーヘン」を指定商品とする商標（以下「本願商標」という。）の登録出願（商願２０１４－８６６２２号）をした（甲２２）。(2)原告は，平成２７年３月１２日付けの手続補正書により，指定商品を第３０類「鉾田市産のバウムクーヘン」と補正した（甲２５）。(3)原告は，平成２７年５月１日付けで拒絶査定を受けたので，同年７月１６日，これに対する不服の審判を請求した（甲２６，２７）。(4)特許庁は，これを，不服２０１５－１３５３３号事件として審理し，平成２８年３月２９日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との別紙審決書（写し）記載の審決（以下「本件審決」という。）をし，同年４月８日，その謄本が原告に送達された。
(5)原告は，平成２８年５月７日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，別紙審決書（写し）のとおりである。要するに，本願商標は，商標法３条１項３号に該当するから，登録を受けることができない，というものである。
３取消事由
本願商標が商標法３条１項３号に該当するとした判断の誤り
第３当事者の主張
〔原告の主張〕
１本願商標の商標法３条１項３号該当性について
(1)本願商標の構成態様について
本願商標の称呼は，「ホコタバウム」という６音数の構成であって，よどみなく容易に一気に称呼できる語呂，音数である。
また，本願商標の外観は，「ＨＯＫＯＴＡＢＡＵＭ」と欧文字の大文字１０文字からなり，同一フォント，同一ポイントの各文字を一連に横書きしたものであって一体不可欠のものである。また，全体としてやや太字で，ゴジック体調の文字であり極めて特徴のある書体であって，「ＨＯＫＯＴＡ」の文字と「ＢＡＵＭ」の文字との間にはスペースも存在しない。
さらに，本願商標は造語であるから，産地や販売地を直感させるものではなく，特定の観念が生じることもない。
加えて，本願商標のように，「ＨＯＫＯＴＡ」の文字と別の文字とがスペースなく結合した標章や，地域名を認識させる文字部分及び「バウム」の文字部分に照応する各文字が全て欧文字表記された標章はない。
したがって，本願商標は「ＨＯＫＯＴＡ」と「ＢＡＵＭ」に分離して観察すべきではない。
(2)「ＨＯＫＯＴＡ」から生じる認識について
日本には少なからず鉾田姓も存在するから，需要者は，「ＨＯＫＯＴＡ」の文字部分から「鉾田姓」も連想し，本願商標全体が鉾田市を産地又は販売地とするバウムクーヘンであることを表したものと認識されることはない。
(3)取引状況について
鉾田市は，バウムクーヘンの産地，販売地として知られている地域では全くなく，当該地名が本願商標の指定商品の産地又は販売地として，取引者，需要者に認識されているとはいえない。
(4)商標登録例について
「和バウム」，「グレースバウム」，「ＨＯＴＢＡＵＭ」，「仙台伊達バウム」や，「重信バーム」，「不来方バウム」，「ＬＩＮＤＥＮＢＡＵＭ＼リンデンバウム」，「北アルプスバーム」，「ｎｉｉｔｓｕバウム」，「はりまや橋バウム」などと品質，産地，販売地を表示する本願商標と構成態様が極めて似ている商標が多数登録されていることからすれば，本願商標は当然に登録されるべきである。
２使用による識別力の獲得について
本願商標の指定商品は，「モンドセレクション」などの世界三大大会等で受賞した評判の商品で，国際的品評会でも高い評価を得ているとともに，国内でも取引に使用されており，極めて著名であるほか，本願商標を使用した商品の販売期間，販売量，受賞歴，マスメディアに取り上げられた回数等によれば，本願商標は，商品の出所が十分に認識されるほどの識別力を獲得している。
３結論
以上によれば，本願商標は，商標法３条１項３号に該当するものではなく，仮に同号に該当したとしても，識別力を獲得しているから，商標登録を受けることができる。
〔被告の主張〕
１本願商標の商標法３条１項３号該当性について
(1)本願商標について
ア本願商標は，全体として，ややデザイン化された書体で表されているものの，いまだ普通に用いられる方法の域を脱しない方法で表示するものである。また，本願商標は，その構成中に「ＢＡＵＭ」の文字を含んでなるところ，菓子業界においては，当該文字及びその片仮名表記である「バウム」の文字を用いた「○○ＢＡＵＭ」や「○○バウム」の表示をもって，その商品が「バウムクーヘン」であることを表わしている事実がある。
そうすると，本願商標をその指定商品について使用した場合，これに接する取引者，需要者は，その構成中の「ＢＡＵＭ」の文字部分を商品「バウムクーヘン」を表したものと理解し，これに「ＨＯＫＯＴＡ」の文字を冠したものと認識するといえる。


イそして，当該「ＨＯＫＯＴＡ」の文字は，「ほこた」の読みが自然に生じるものであり，その読みに照応する語としては，茨城県の市（自治体）を意味する「鉾田」がある。
また，欧文字表記の「ＨＯＫＯＴＡ」（「Ｈｏｋｏｔａ」）は，茨城県の鉾田市を指す語として使用されている事実がある。
さらに，菓子業界において，生産又は販売される地域名等と「バウム」の商品名とを組み合わせた「○○バウム」の標章が用いられている事実がある。ウそうすると，本願商標は，商品の生産又は販売が茨城県の鉾田市であることを指す「ＨＯＫＯＴＡ」の文字と商品がバウムクーヘンであることを表す「ＢＡＵＭ」の文字とを組み合わせてなるものとして認識されるといえる。(2)以上によれば，本願商標は，ややデザイン化された文字により表されているものの，いまだ普通に用いられる方法の域を脱しない方法で表示する標章のみからなるものであり，また，その構成全体をもって「茨城県の鉾田市で生産又は販売されるバウムクーヘン」ほどの意味合いを容易に想起させるものである。そうすると，本願商標をその指定商品について使用した場合，これに接する取引者，需要者は，「鉾田市を産地又は販売地とするバウムクーヘン」であることを表してなるものと認識するにとどまるというべきである。したがって，本願商標は，その指定商品との関係において，商品の産地，販売地，品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえるから，商標法３条１項３号に該当する。
(3)原告の主張に対する反論
ア本願商標の構成態様について
原告は，本願商標の構成態様からは，「ＨＯＫＯＴＡ」と「ＢＡＵＭ」に分離して観察されることはない旨主張する。
しかし，本願商標を構成する「ＨＯＫＯＴＡ」の文字及び「ＢＡＵＭ」の文字の意味や使用状況，取引の実情等に照らすと，本願商標に接する取引者，需要者は，これを商品の生産又は販売が茨城県の鉾田市であることを指す「ＨＯＫＯＴＡ」の文字と，商品「バウムクーヘン」を表す「ＢＡＵＭ」の文字とを組み合わせてなるものとして看取，把握するといえる。
イ「ＨＯＫＯＴＡ」から生じる認識について
原告は，日本には少なからず鉾田姓も存在するから，本願商標から「鉾田市」との観念が生じることはない旨主張する。
しかし，たとえ，姓としての「鉾田」が存在するとしても，「鉾田」は，姓として広く一般に馴染まれたものともいい難く，また，「鉾田」姓が存在することにより，「ＨＯＫＯＴＡ」の文字から茨城県の鉾田市の意味が生じることが否定されるわけではない。
ウ取引状況について
原告は，鉾田市が本願商標の指定商品の産地又は販売地として，取引者，需要者に認識されているとはいえない旨主張する。
しかし，商標法３条１項３号は，取引者，需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき，それゆえに登録を受けることができないとしたものであって，当該表示態様が，商品の品質等を表すものとして必ず使用されるものであるとか，現実に使用されている等の事実は，同号の適用において必ずしも要求されない。
エ商標登録例について
原告は，本願商標と構成態様が極めて似ている商標が多数登録されていることからすれば，本願商標は当然に登録されるべきである旨主張する。しかし，登録出願に係る商標が商標法３条１項３号に該当するものであるか否かは，当該登録出願の査定時又は審決時において，その商標が使用される商品の取引の実情等に基づいて，個別具体的に判断されるべきものであるところ，原告の挙げる登録商標例は，いずれも本願商標と構成態様が異なるものであるから，本願商標の同号該当性の判断に影響するものではない。
２使用による識別力の獲得について
原告は，本願商標の指定商品は，商品の出所が十分に認識されるほどの識別力を獲得している旨主張する。
しかし，本願商標を使用した商品の販売期間，販売量，マスメディアに取り上げられた回数等の具体的な主張，立証はされておらず，本願商標をその指定商品について使用した結果，原告の業務に係る商品であることを取引者，需要者が認識できるものとなっていると認められる事実までは見いだせない。
第４当裁判所の判断
１商標法３条１項３号について
商標法３条１項３号は，「その商品の産地，販売地，品質，原材料，効能，用途，形状（包装の形状を含む。…），生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴，数量若しくは価格又はその役務の提供の場所，質，提供の用に供する物，効能，用途，態様，提供の方法若しくは時期その他の特徴，数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は，商標登録を受けることができない旨を規定し，同条２項は，「前項第３号から第５号までに該当する商標であっても，使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては，同項の規定にかかわらず，商標登録を受けることができる」旨を規定している。
その趣旨は，商標法３条１項３号に該当する商標は，特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに，一般的に使用される標章であって自他商品識別力を欠き，商標としての機能を果たし得ないものとして，商標登録の要件を欠くが，使用をされた結果，自他商品識別力を獲得するに至った場合には，商標登録を受けることができるものとしたものである。そして，商標登録出願に係る商標が商標法３条１項３号にいう「商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するというためには，必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され又は販売されていることを要せず，需要者又は取引者によって，当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと一般に認識されることをもって足りるというべきである（最高裁昭和６０年（行ツ）第６８号同６１年１月２３日第一小法廷判決・裁判集民事１４７号７頁）。
２本願商標の商標法３条１項３号該当性
(1)本願商標の構成態様について
ア本願商標は，別紙のとおりの構成からなり，「鉾田市産のバウムクーヘン」を指定商品とするものである。


イまず，本願商標には，「ＢＡＵＭ」の欧文字が含まれている。そして，証拠（乙１～１４）によれば，菓子業界においては，取扱商品としてバウムクーヘンを表示するに際し，「ＵＲＵＯＩＢＡＵＭ」，「ＨＩＴＯＴＳＵＧＩＢＡＵＭ」，「ＰＲＥＭＩＵＭＢＡＵＭ」，「Ｔｈｉｓ    ＩＺＵＢＡＵＭ」，「ＫＯＹＡＭＡ´ＳＢＡＵＭ」，「ＷＨＩＳＫＹ    ＢＡＵＭ」，「ＷＨＩＴＥＢＡＵＭ」，「ＥＵＣＡＬＹＢＡＵＭ」，「ねこバウム」，「ＴＥＲＡＢＡＵＭ」などと，「ＢＡＵＭ」との文字部分，又はその片仮名表記である「バウム」との文字部分と，その他の文字部分を組み合わせた標章を用いることが少なからずあると認められる。そうすると，本願商標のうち「ＢＡＵＭ」の部分は，需要者又は取引者にバウムクーヘンを認識させるということができる。
ウまた，本願商標には，「ＨＯＫＯＴＡ」の欧文字が含まれている。そして，「ＨＯＫＯＴＡ」の文字部分は，「ほこた」との称呼が自然に生じるところ，証拠（乙１５～１７）によれば，「ほこた」との称呼を有する地方自治体である鉾田市が茨城県に所在することが認められる。また，証拠（乙１８～２５）によれば，鉾田市を表示するに際し，「ＨＯＫＯＴＡ」又は「Ｈｏｋｏｔａ」との欧文字を用いることが少なからずあると認められる。
そうすると，本願商標のうち「ＨＯＫＯＴＡ」の部分は，需要者又は取引者に茨城県所在の鉾田市を認識させるということができる。
エ以上のとおり，本願商標は，需要者又は取引者に，「ＢＡＵＭ」の部分は，バウムクーヘンを認識させ，「ＨＯＫＯＴＡ」の部分は，鉾田市を認識させるものである。
そして，証拠（乙２６～３３）によれば，菓子業界においては，取扱商品を表示するに際し，「遠野バウム」，「広島バウム」，「箕面バウム」，「琉球バウム」，「原宿バウム」，「御影バウム」と，その商品の生産又は販売がされる地域名と商品名である「バウム」を組み合わせた標章を用いることが少なからずあると認められる。したがって，本願商標が指定商品に使用された場合，本願商標は，その全体から，鉾田市を産地又は販売地とするバウムクーヘンという意味を有するものとして，需要者又は取引者に認識されるものということができる。
(2)普通に用いられる方法について
本願商標は，「ＨＯＫＯＴＡＢＡＵＭ」という欧文字を，ゴジック体の太字で表し，さらに，全体的に若干丸みを帯びるようにデザイン化させている。そして，商取引において標章のデザイン化は一般に広く行われるものであるほか，証拠（乙５～９，１１）によれば，菓子業界においては，欧文字で表した標章を，全体的に若干丸みを帯びるようにデザイン化させることもあると認められる。そうすると，本願商標は，特殊なものとはいえず，「ＨＯＫＯＴＡＢＡＵＭ」の欧文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということができる。
(3)原告の主張について
ア本願商標の構成態様について
原告は，本願商標の構成態様からは，「ＨＯＫＯＴＡ」と「ＢＡＵＭ」に分離して観察すべきではない旨主張する。
しかし，本願商標が指定商品である「鉾田市産のバウムクーヘン」に使用された場合，「ＨＯＫＯＴＡ」の文字部分は「鉾田市」を意味し，「ＢＡＵＭ」の文字部分は「バウムクーヘン」の意味を有するために，需要者又は取引者に対し，商品の出所識別標識としての印象を与えないものである。
そして，本願商標を構成する「ＨＯＫＯＴＡ」の文字部分及び「ＢＡＵＭ」の文字部分の意味や使用状況，菓子業界における取引の実情に照らすと，本願商標に接する需要者又は取引者は，本願商標を，商品の産地又は販売地が鉾田市であることを指す「ＨＯＫＯＴＡ」の文字部分と，商品「バウムクーヘン」を表す「ＢＡＵＭ」の文字部分とを組み合わせてなるものとして認識するというべきである。したがって，本願商標は「ＨＯＫＯＴＡ」と「ＢＡＵＭ」の各文字部分に分離して観察することができるものということができる。
イ「ＨＯＫＯＴＡ」から生じる認識について
原告は，日本には少なからず鉾田姓も存在し，「ＨＯＫＯＴＡ」の文字部分は鉾田姓も連想させるから，本願商標から，鉾田市が商品の産地又は販売地として認識されるものではない旨主張する。
しかし，本願商標が指定商品である「鉾田市産のバウムクーヘン」に使用された場合，「ＨＯＫＯＴＡ」の文字部分が「鉾田市」を意味するものと認識されることは明らかである。また，証拠（甲５６，乙３４～３６）によれば，日本人の姓として「鉾田」は，広く一般に存在するものではないと認められる。加えて，日本人の姓として「鉾田」が存在するとしても，前記のとおり，「ほこた」との称呼を有する地方自治体である鉾田市が茨城県に所在し，さらに，鉾田市を表示するに際し，「ＨＯＫＯＴＡ」又は「Ｈｏｋｏｔａ」との欧文字を用いることが少なからずあると認められる。


平成２４年１月１６日判決言渡
平成２３年（行ケ）第１０２６４号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２３年１２月６日
判                決
原告       笹川農   機株式   会社
訴訟代   理人弁   理士       黒田勇   治
被告       特許庁   長官
指定代   理人       早川治   子
遠藤行   久
田村正   明
主                文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた判決
特許庁が不服２０１０－２８４６４号事件について平成２３年７月１日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１意匠登録出願の拒絶査定不服審判請求不成立審決の取消訴訟である。争点は，引用意匠との類否（意匠法３条１項３号）である。
２特許庁における手続の経緯
原告は，平成２０年１１月１日，別紙第１記載の本願意匠につき，意匠登録出願（意願２００８－２８２１２号）をしたが，拒絶査定を受けたので，これに対する不服の審判請求をした（不服２０１０－２８４６４号）。特許庁は，平成２３年７月１日，同請求につき「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は同月１９日，原告に送達された。
３審決の理由の要点
本願意匠は，平成１３年１月１５日発行の意匠登録第１０９６９５４号公報（甲２）に記載された引用意匠（別紙第２のとおり）と，意匠に係る物品が穀類乾燥機用集塵機であって一致し，形態についても，次のとおり，共通点が看者に強い共通感を与えて，類否判断を決定付けているのに対し，相違点が類否判断に及ぼす影響は微弱で，共通感を覆すほどのものではないから，意匠全体として類似するものであり，意匠法３条１項３号の意匠に該当する。
(1)本願意匠と引用意匠との間には，形態について次の共通点と相違点がある。
ア共通点（共通点Ａは基本的構成態様，共通点Ｂ～Ｆは具体的構成態様）【共通点Ａ】全体は，円筒の下方を略逆円錐台状に狭めた器体と，この器体を垂直に支える細長い支持脚で構成され，器体上面に大きな空気出口筒，器体円筒部周側面に含塵空気導入口筒，そして器体最下方に塵出口筒をそれぞれ配設した態様
である点
【共通点Ｂ】器体は，全長の上部略３分の１程度を円筒部とするものである点【共通点Ｃ】支持脚は，器体円筒部の下方周囲を三分する位置に，器体上の縦長長方形小突片を介して設け，それぞれを下方やや外方向へ伸ばした形状である点，詳細には細い円筒の内部に伸縮自在の細棒を挿通し，細棒の下方端をそれぞれ外方
向水平に屈曲させた態様である点
【共通点Ｄ】空気出口筒は，器体上面中央から立設され，器体斜め上方向において大きな略倒コ字形状に屈曲し，筒端を器体の中心軸と平行な鉛直方向に向けた点【共通点Ｅ】含塵空気導入口筒は，器体円筒部の上方周側面に，水平方向に立
設した点
【共通点Ｆ】塵出口筒は，器体略逆円錐台状部の最小口径とほぼ同径の小円筒
形状で，筒端を器体の中心軸上の鉛直方向に向けた点
イ相違点（いずれも具体的構成態様）
【相違点ア－１】空気出口筒の態様について，本願意匠は，筒端に別部材を嵌めておらず，筒端の位置は器体上面と同じ位置であるが，引用意匠は，筒端に薄肉合成樹脂製の長い可撓性筒材を嵌めて筒を延伸させており，筒端の位置が器体より
下方である点
【相違点ア－２】空気出口筒の態様のうち，空気出口筒の表面について，本願意匠は，略倒コ字形状の屈曲部に蛇腹状の凹凸面を含むのに対して，引用意匠は，
略倒コ字形状の屈曲部も含め全体が平滑面である点
【相違点イ－１】含塵空気導入口筒の態様について，器体円筒部の上方周側面において，本願意匠は，２本の筒を，器体中心軸に点対称の位置に配置しているのに対して，引用意匠は，１本の筒を設けたものである点【相違点イ－２】含塵空気導入口筒の態様について，器体円筒部の上方周側面において，筒体が，本願意匠は，その端部まで水平方向を向いたものであるのに対して，引用意匠は，水平方向に延伸したのち斜め上方向に屈曲している点【相違点ウ】集塵袋取付け部について，本願意匠には，取付け部材が無い（参考斜視図によれば，集塵袋開口部を塵出口筒にＣ字状止め具により袋の上から止めるものと認められる。）のに対して，引用意匠には，取付け部材が有り，塵出口筒上方に止め金具を介して袋吊り下げ用の細桿が水平方向に付設されている点，詳細には，この吊り下げ桿の左右両端にごく短い斜めの突設部を設けており，吊り下げ桿の両端部は，それぞれ全体として略倒イ状を形成する点
(2)共通点と相違点の評価
ア共通点Ａ～Ｃは，両意匠の骨格を形成しており，両意匠の類否判断に支配的な影響を及ぼす。共通点Ｄは，非常に目立つ位置にあり，また意匠全体に占めるボリュームも，器体に次いで大きいため，類否判断に及ぼす影響が大きい。共通点Ｅは，空気出口筒ほどボリュームはないものの，目につきやすい位置にあるため，類否判断において一定の影響を与える。共通点Ｆは，目につきやすい位置にあるが，器体に配設された筒のうちで最も小さく，器体下方の窄まっていく形状の一部とも視認される程度で，類否判断に与える影響は微弱である。以上を総合し，全体としてみると，これらの共通点は，両意匠の骨格を形成するものとして両意匠の基調を奏し，看者に強い共通感を与える。イこれに対し，相違点ア－１及び相違点ア－２は，意匠全体としてみた場合，上記共通の印象に埋没してしまう程度のものであって，両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱である。


相違点イ－１については，この種物品が含まれる物品分野ではごく一般的に行われる，単なる口数の変更であり，本願意匠の２本の筒の配置態様，すなわち器体中心軸に点対称の位置に配置した態様も，この種物品が含まれる分野で本件出願前に公然知られていた（特開平１０－３２８５３１公報（甲３）の図１（ａ），（ｂ）及び図２（ａ），（ｂ）に表されたろ過式集塵装置の意匠参照）態様であるから，この相違点は微弱な相違にすぎない。相違点イ－２についても，この種物品の使用状態においては，含塵ホースは上方から斜め下方向に降下し，この含塵空気導入口筒の端部に接続されるものであるから，筒を屈曲させた点は，接続されるホースの方向に合わせたごく一般的な形態処理にすぎず，両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱なものにとどまる。
相違点ウについては，集塵袋取付け部自体，この種物品にとっては本体とは別個に付加されるものであり，意匠全体の中で，ごく微細な部分にすぎないことなどから，両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱である。
そして，相違点が相乗して生じる効果を考慮しても，その効果は，上記共通点が与える効果を凌駕するほどのものではなく，相違点が類否判断に及ぼす影響は微弱である。
第３原告主張の審決取消事由（意匠法３条１項３号の解釈適用の違法性）
１取消事由１（相違点の位置付けに関する誤り）
特許庁の意匠審査基準では，類否の判断について，「意匠に係る物品全体の形態（基本的構成態様）は意匠の骨格ともいえるものであって，視覚を通じて起こさせる美感への影響が最も大きいことから，意匠が類似するためには，原則として，意匠に係る物品全体の形態（基本的構成態様）が共通することが必要である。」などとしており，共通点及び相違点を基本的構成態様と具体的構成態様のいずれと認定するかは，意匠の類否判断に大きな影響を与える。
審決は，相違点イ－１を基本的構成態様上の相違点ではなく，具体的構成態様上の相違点であると認定したが，相違点イ－１は，意匠の骨格をなす基本的構成態様上の相違点である。そうすると，本願意匠と引用意匠とはその基本的構成態様が顕著に異なっており，非類似である。
２取消事由２（類否判断の誤り）
(1)審決は，相違点イ－１について，この種物品が含まれる物品分野ではごく一般的に行われる，単なる口数の変更であり，本願意匠の２本の筒の配置態様，すなわち器体中心軸に点対称の位置に配置した態様も，この種物品が含まれる分野で本件出願前に公然知られていたと判断し，その根拠として，特開平１０－３２８５３１号公報（甲３）の図１（ａ）（ｂ）及び図２（ａ）（ｂ）に表されたろ過式集塵装置の意匠を挙げた。
甲３公報には，点対称の位置に配置された２個の吸着剤吹込ダクト６・６が示されているものの，甲３公報に記載された意匠において，本願意匠の含塵空気導入口筒に相当するのは，この吸着剤吹込ダクト６・６ではなく，排ガス導入ダクト４（排ガス導入ロ５）である。したがって，含塵空気導入口筒が２本配置された態様は，この種物品が含まれる分野で本件出願前に公然知られていた態様であるとはいえず，審決の上記判断は誤りである。
(2)上記のとおり，含塵空気導入口筒は，本願意匠では２本であり，引用意匠では１本である。含塵空気導入口筒が１本の場合，１台の穀類乾燥機にのみ接続され，他の穀類乾燥機からの含塵空気を集塵する際には１本の含塵ホースを差し替えることになる。これに対し，含塵空気導入口筒が２本の場合，２台の穀類乾燥機にそれぞれ接続することが可能となり，集塵作業の融通性が飛躍的に向上する。このことは，穀類乾燥機用集塵器の物品特性等からみて，需要者又は取引者にとって意匠全体の中での重大な関心事であって，最も注意を惹く部分であるといえる。なお，審決が，含塵空気導入口筒に係る共通点Ｅについて，空気出口筒ほどボリュームはないものの，目につきやすい位置にあるため，類否判断において一定の影響を与えると判断していることからしても，含塵空気導入口筒が２本か１本かは，類否判断に一定の影響を与えるものといえる。
したがって，含塵空気導入口筒が２本か１本かは，両意匠の形態上の特徴を顕著に表し，形態全体の基調を決定付け，看者の注意を強く惹く部位であるから，類否判断における要部であり，これによって，本件意匠と引用意匠とでは明らかに別異の審美感を想起感得させるものであり，本願意匠と引用意匠との共通点を凌駕しているから，両意匠は非類似の意匠である。
(3)類否判断に当たっては，各形態の組合せに注意しつつ，共通点及び相違点を総合的に検討し，それら共通点及び相違点が意匠全体の美感の類否に対し，どのような影響を与えているかを判断すべきであるのに，審決は，両意匠の形態における各共通点及び相違点を個別に評価するだけで，全体観察をせずに類否を判断し，その結果，相違点ア～ウが類否判断に及ぼす影響は微弱であるとしているのであって，誤っている。
第４被告の反論
１取消事由１に対して
原告が引用する意匠審査基準は，類否判断の手法に関する一般的な考え方を示したものにすぎず，意匠の類否判断では，基本的構成態様と具体的構成態様における共通点及び相違点について，個別の評価に基づき，意匠全体として総合的に判断を行うのであるから，原告の主張するような，本願意匠と引用意匠の認定においてした基本的構成態様と具体的構成態様の仕分けが審決の結論に直結するものではない。
２取消事由２に対して


(1)本願意匠と引用意匠の意匠に係る物品は「穀類乾燥機用集塵器」であって，「意匠に係る物品の説明」の記載によれば，穀類乾燥機が排出する含塵空気を，導入管体を通して，混合物を分離する器体内に導入し，この器体内においてサイクロン作用により塵等を分離し，塵等を器体外に排出する方式の集塵器である。そして，両意匠の意匠に係る物品が含まれる集塵器（機），分離器（機），ろ過器（機）等の分野において，サイクロン作用によって混合物を分離する方式は，サイクロン式と呼ばれて本件出願前よりごく一般的な混合物分離方式であり，両意匠の意匠に係る物品である「穀物乾燥機用集塵器」の分野においても，サイクロン式の集塵器は一般的であった。サイクロン式の混合物分離においては，横断面が円形のサイクロンと呼ばれる器体に混合気体を導入するための導入管を設けるものであるが，その際，導入管は，サイクロン器体に接線方向に設けることが普通に行われており，また導入管を１本ではなく複数本設けることも，本件出願前より本願物品の属する分野において普通に行われており，導入管の本数を２本とした態様の意匠も，本件出願前に公然知られていた。本願意匠の導入管の配置態様は，横断面を円形とするサイクロン器体に対して，その接線方向の２方向の器体中心軸に対して点対称の位置に，器体本体の同じ高さで付設された配置態様であるが，円形器体の接線方向の２方向の器体中心軸に対して点対称の位置に設けた２つの導入管が，器体本体の同じ高さに付設された態様，すなわち本願意匠における２つの導入管の配置態様も，本件出願前に公然知られていた。
なお，審決が例示した先行公知意匠である甲３公報に表された２個の吸着剤吹込ダクト６・６が，選別対象物そのものをサイクロン器体内に導入する部位ではないとしても，この部位は，サイクロン器体において選別を行うために何らかの気体を導入する機能を担う部位であるという点では共通しており，この態様について，機能の共通性を前提として先行公知意匠を参酌したことは妥当なものであり，原告の主張は失当である。
(2)含塵空気導入口筒を２本にした構成態様は，取引者・需要者の注意を惹く部位ではあるものの，意匠を全体として見た場合に，最も注意を惹く部分であるとすることはできない。
なぜなら，この種物品は，穀物乾燥機と共に使用されるものであるところ，穀物乾燥機の形態は様々であり，また，穀物乾燥機及び穀物乾燥機用集塵器を設置する場所も様々であるから，穀物乾燥機用集塵器の取引者・需要者は，それらの様々な条件の下に穀物乾燥機用集塵器を選択することになる。その際，例えば集塵器本体の形状は，集塵機能を端的に表す形状として取引者・需要者の注目するところであり，本体を支持する支持脚は，穀物乾燥機の形態や集塵器の設置場所の制約を受けることから，やはり取引者・需要者の注目するところであるなど，この物品の意匠には含塵空気導入口筒以外にも注目する部位が多々ある。また，含塵空気導入口筒は，目に付きやすい位置にあるが，集塵器体本体に付設された空気出口筒，塵出口筒もそれぞれ目に付きやすい位置にある。そして，取引者・需要者は，これらの付設管体各部をまんべんなく見るのであり，含塵空気導入口筒のみに注目し，他を全く認識しないということはない。さらにいえば，これらの付設管体よりも，集塵室器体本体及び支持脚こそが，最も目に付きやすいところにあり，かつ意匠全体に占めるボリュームが大きいところであるから，取引者・需要者は，視覚を通じて意匠を全体として観察するとき，この集塵室器体本体及びこれを支持する支持脚にまず注目する。そして，両意匠の比較に当たっては，集塵室器体本体及び支持脚に注目した後，器体各部に付設された管体のそれぞれの形態を視認し把握した上で，意匠全体として総合して，それぞれの形態を比較するのである。
したがって，含塵空気導入口筒のみを取り出し，これが両意匠の形態上の特徴を最も顕著に表した部位であるとすることはできないし，含塵空気導入口筒が形態全体の基調を決定付け，看者の注意を強く惹く部位であるとすることもできない。まして，導入口を２本にした構成態様の創作的価値を新規な創作として高く評価することはできないのであって，審決の類否判断に誤りはない。
第５当裁判所の判断
１類否判断の前提となる事実
本願意匠と引用意匠（意匠権者は原告）の意匠に係る物品は，いずれも穀類乾燥機用集塵機であって，同一である。
また，両意匠の形態につき，審決が認定した上記の共通点と相違点を基本的構成態様と具体的構成態様のいずれと位置付けるかについては別として，共通点Ａ～Ｆの各点において共通していることと，相違点ア～ウの各点において相違していることそれ自体については，原告も争わない。
２両意匠の類否
(1)両意匠の意匠に係る物品の説明及び各図面によれば，次のとおり認められる。
両意匠の穀類乾燥機用集塵機は，穀類乾燥機から排出される含塵空気について，器体内のサイクロン作用により空気と夾雑物等に分離し，さらに，分離されて器体から排出された空気を水の水面に近接させて，空気中の塵埃を捕集することを目的とするものである。そのために，主として，器体，器体を中空に支えるための支持脚，器体に含塵空気を導入するための含塵空気導入口筒，器体から空気を排気するための空気出口筒，分離されて自重落下する夾雑物等を器体下方の集塵袋に収容するための塵出口筒から構成されている。意匠全体に占める大きさは，器体と支持脚が最も大きく，空気出口筒がこれに次ぐ大きさで，含塵空気導入口筒は空気出口筒よりも小さく，塵出口筒はかなり小さい。機能についてみると，器体の形状や大きさは集塵の方式や能力に関係し，支持脚の形状や長さは設置場所や安定性に影響を及ぼし，空気出口筒も塵埃の捕集という機能と関係する部位であり，含塵空気導入口筒の個数は接続できる穀類乾燥機の数に影響するなど，それぞれ特徴を有する。(2)以上の点に鑑みると，各部位のうち，形態として看者の目を惹く顕著な部分は見当たらず，両意匠において取引者・需要者の注意をひく特徴的な部分（要部）は，意匠全体の形態，すなわち，両意匠を構成する主要な部位の構成，形状，それらの各部位の組合せや配置等を総合したものであるというべきである。そうすると，両意匠は，要部である意匠全体の形態について，共通点Ａ～Ｆのとおり，意匠を構成する主要な部位の種類，形状，それらの各部位の組合せや配置など，その大部分が共通しているのであるから，取引者・需要者に対して，共通の美感を与えるものといえる。


平成２４年５月９日判決言渡
平成２２年（ワ）第１８８０６号損害賠償請求事件
判決
主文
１被告は，原告に対し，１１０２万５１８６円及びこれに対する平成２２年６月３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２原告のその余の請求を棄却する。
３訴訟費用は，これを１０分し，その９を原告の負担とし，その余は被告の負担とする。
４この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。
事実及   び理由
第１請求
被告は，原告に対し，１億２３７９万５９２３円及びこれに対する昭和５８年９月２９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，被告の開設するＡ病院（以下「被告病院」という。）において十二指腸潰瘍の治療のため胃を切除する手術（胃切除BillrothＩ法。以下「本件手術」という。）を受けた原告が，被告病院の医師らが本件手術の際に腹腔内にタオルを残置したこと（以下，これを「本件事故」という。）により上記タオル摘出までの約２５年間下痢等の症状に悩まされ続けたなどと主張して，被告に対し，不法行為又は診療契約上の債務不履行に基づき診療費，逸失利益，慰謝料，弁護士費用等合計１億２３７９万５９２３円及びこれに対する本件手術の日である昭和５８年９月２９日（予備的に訴状送達の日である平成２２年６月２日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案（一部請求）である。
１前提事実（争いのない事実並びに証拠〔［］内は当該証拠の関係頁である。〕及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実）
原告は，昭和３３年１２月６日生まれ（本件手術当時２４歳）の男性である。被告Ｂ市は，被告病院を開設し，これを運営している。
ア原告は，被告病院を受診して十二指腸潰瘍との診断を受け，昭和５８年９月２９日，被告病院において，本件手術を受けた（甲Ａ１）。イ原告は，平成２０年３月５日，血便の症状を訴えて，Ｃ医院を受診した。また，原告は，血尿の症状を訴えて，同年４月７日，Ｄクリニックを，同月１２日，同クリニックの紹介でＥ病院（泌尿器科，外科）をそれぞれ受診して，各病院等の医師の診察を受けた（甲Ａ６から８まで）。
Ｅ病院の医師は，腹部ＣＴ検査の結果に基づき，脾臓外側に長径約８㎝大の腫瘤が存在すると判断し，原告に対し，その旨を告げたが，その後，原告は，同病院への通院を中止した（甲Ａ８［４］，甲Ａ９［２］）。
ウ原告は，平成２０年５月８日，Ｆ病院を受診し，左横隔膜下に脾臓に接する長径約８㎝大の腫瘤が存在するとの診断を受け，同月９日，同病院に入院し，同月２６日，上記腫瘤及び脾臓を摘出する手術を受けた。
Ｆ病院の医師は，上記手術において，脾臓の背側にタオル（約３６㎝×２５㎝。以下「本件タオル」という。）が存在すること，そして，これが脾臓と高度に癒着し，横隔膜（食道裂孔部）及び胃とも癒着していることを確認し，本件タオルを摘出するとともに，脾臓を摘出した（以下，これを「本件摘出手術」という。）。原告は，同年６月２１日，Ｆ病院を退院した。（甲Ａ３，４，甲Ａ５[１３，１９]，甲Ａ１１）
エ原告は，本件手術当時，Ｇ株式会社（Ｈ製鉄所）で，軽量Ｈ形鋼の製造ラインのオペレーターとして稼働していたが，昭和６２年１２月，退社した。また，原告は，①平成２年１２月，Ｉ株式会社に入社し長距離トラックの運転手として稼働していたが，平成３年１２月，退社し，②平成４年１月，株式会社Ｊに入社しトラックの運転手として稼働していたが，同年７月，退社し，③平成６年２月，有限会社Ｋに入社しクレーンのオペレーターとして稼働していたが，同年１０月，退社し，④平成１９年９月，株式会社Ｌに入社しトレーラーの運転手として稼働していたが，同年１０月，退社し，⑤同年１１月，人材派遣会社である株式会社Ｍに入社しＮ株式会社（Ｏ工場）に派遣されて稼働していたが，平成２０年１０月１０日（本件摘出手術後），解雇された。
オ原告は，平成２２年５月２１日，本件訴訟を提起した。
２当事者の主張
責任原因について
（原告の主張）
被告病院の医師らは，本件手術の際，原告の腹腔内に手術器具等を残置することのないよう，術前，術後に上記器具等の種類及び数量を確認する義務を負うにもかかわらず，これを怠り，原告の腹腔内に本件タオルを残置した。
被告は，不法行為に基づく損害賠償義務を負うとともに，診療契約上の債務不履行に基づく損害賠償義務を負う。
（被告の主張）
争う。   損害について
（原告の主張）
ア原告は，本件事故により，次のとおりの損害を被った。診療費等                                                ３万８８９０円ⅰＤクリニック                                                １２００円ⅱＥ病院（薬剤費を含む。）                                 １万０９４０円ⅲＦ病院                                                  ２万３６００円ⅳ呼吸訓練器購入費用                                          ３１５０円逸失利益                                          ９２５０万２８５９円ⅰ本件摘出手術前                                    ７５５４万３５９６円原告は，本件事故により，日常的に下痢の症状が出現するようになって就労が困難となり，更に，昭和５９年頃からは血便及び血尿の症状が，平成元年頃からは嘔吐の症状が出現するようになった。


上記の症状は，後遺障害別等級表の第７級５号（胸腹部臓器の機能に障害を残し，軽易な労役以外の労役に服することができないもの）に準ずるもので，その労働能力喪失率は５６％，労働能力喪失期間は２５年（昭和５８年から平成２０年まで）であるし，原告の本件手術当時の年収は３７０万円であり，各年３％の割合で増加する予定であったから，上記期間における逸失利益は７５５４万３５９６円となる。ⅱ本件摘出手術後                                    １６９５万９２６３円原告は，本件摘出手術により脾臓を摘出されたほか（後遺障害別等級表の第８級），本件事故を知って衝撃を受け，全身に倦怠感が出現した。原告の労働能力喪失率は２０％，労働能力喪失期間は１７年であるから，その逸失利益は１６９５万９２６３円（７５２万１３３８円〔原告の年収が各年３％の割合で増加した場合の金額〕×１１．２７４１〔１７年に対応するライプニッツ係数〕×０．２０〔労働能力喪失率〕）となる。
慰謝料                                                      ３０００万円ⅰ本件摘出手術前                                              １５００万円原告は，被告病院の医師らの初歩的な過誤により，腹腔内に本件タオルを残置され，２５年もの間，下痢等の症状に悩まされ続けたのであって，その慰謝料は１５００万円を下らない。
ⅱ本件摘出手術及び同手術後                                    １５００万円原告は，本件事故により，腹腔内に長径約８㎝大の腫瘤があると診断され，死も覚悟せざるを得ない状況にまで追い詰められた上，本来必要のない開腹手術（本件摘出手術）を受けて脾臓を摘出され，術後，全身に倦怠感が出現し，日常生活，就労等にも制約が生じているのであって，その慰謝料は１５００万円を下らない。弁護士費用                                          １２２５万４１７４円イ被告は，①    原告が下痢及び嘔吐の症状を訴えて医療機関を受診していないこと，その体重が減少していないこと，そして，残置された本件タオルの位置や癒着状況に照らすと，原告に下痢，嘔吐，血便及び血尿の症状が出現したとはいえない，②仮に出現していたとしても，これは本件事故によるものではない旨の主張をする。しかしながら，原告は，被告病院の医師らから術後に下痢の症状が出現する旨の説明を受けていたことから，上記症状は本件手術によるものと考えて医療機関を受診しなかったのであるし，体重の増減には種々の要因が関係するのであって，その推移から下痢等の症状の出現を否定することはできない。
また，①本件タオルは，脾臓の背側に位置し，脾臓のみならず，横隔膜（食道穿孔部），大網，腹膜，腎臓上極等とも癒着していたこと，②本件タオルにより，脾臓と接する消化管が腹腔中心側（脊椎側）に圧排されていたこと，③本件タオルにより，間接的に空腸も圧迫されていたこと，④本件摘出手術後，原告に下痢，嘔吐，血便及び血尿の症状は出現していないことからすると，これらは，本件タオルによる刺激や異物反応，本件タオルと臓器等との高度の癒着による器質化又は瘢痕形成によるものというべきである。
（被告の主張）
ア①    原告の本件手術当時の体重は６０ｋｇであり，本件摘出手術前のそれは６５ｋｇであること，②Ｆ病院において，原告に下痢及び嘔吐の症状は確認されていないこと，③原告が，Ｃ医院，Ｄクリニック，Ｅ病院及びＦ病院（以下，併せて「Ｃ医院等」という。）において，下痢及び嘔吐の症状を訴えていないこと，④原告が，Ｃ医院等以外の医療機関を受診したことがないこと，⑤原告が大量の飲酒をし，喫煙をしていたことなどからすると，本件手術後，原告に下痢等の症状が出現していたとはいえない。
また，①本件タオルによる消化管の圧迫はなく，本件タオルと大網，大腸，空腸，結腸等との癒着もないこと，②本件タオルは腎臓（左腎臓）に接していないこと，③胃との癒着部分に瘢痕化は生じていないこと，④Ｆ病院での大腸内視鏡検査において，大腸粘膜の異常は確認されていないこと，⑤本件タオルは，本来，術中における臓器の緊張を緩和しその損傷を回避するためのもので，消化管を圧迫するものではないことからすると，血便及び血尿の症状が出現していたとはいえない。仮に上記の症状が出現していたとしても，これは胃切除（本件手術）後の腸管運動機能の異常亢進，大量の飲酒，喫煙等によるもので，本件事故との間に相当因果関係はない。
イ脾臓を摘出したからといって，労働能力に何らかの影響が生ずるわけではない。また，本件摘出手術後，原告の全身に倦怠感が出現したともいえない。
過失相殺について
（被告の主張）
仮に下痢等の症状が出現していたとしても，原告が医療機関を受診していれば，本件タオルは容易に発見されていたといえる。医療機関を受診しなかった原告の落ち度は極めて大きく，８割以上の過失相殺をすべきである。
（原告の主張）
争う。   除斥期間，時効について
（被告の主張）
不法行為に基づく損害賠償請求権については，除斥期間が経過している。また，債務不履行に基づく損害賠償請求権は，本件手術時から１０年を経過することにより時効消滅した。被告は，この消滅時効を援用する旨の意思表示をする。
（原告の主張）
除斥期間の起算点は，損害が発生した時（原告が腹腔内に腫瘤が存在する旨の診断を受けた平成２０年４月又は本件摘出手術を受けた同年５月２６日以降）である。仮にそうでないとしても，被告病院の医師らは，本件タオルを残置したままこれを摘出しなかったのであって，本件摘出手術時までその加害行為は継続していたというべきであり，その起算点は，これが摘出された日（本件摘出手術の日）の翌日（同月２７日）である。また，債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点は，損害が発生した時（平成２０年４月又は同年５月２６日以降）である。
第３当裁判所の判断
１責任原因について


原告の脾臓の背側に本件タオルが存在し，これが脾臓と高度に癒着し，横隔膜（食道裂孔部）及び胃とも癒着していたことは，前記前提事実のとおりである。そして，証拠（甲Ａ１２，原告本人）及び弁論の全趣旨によれば，原告は，本件摘出手術前，本件手術以外に開腹手術を受けたことがないことが認められ，本件タオルは，本件手術の際，原告の腹腔内に残置されたものと推認される。開腹手術を実施する医師は，当該手術に使用する器具等の種類及び数量を術前，術後に確認するなどして，これらを患者の腹腔内に残置しないようにする注意義務を負うところ，被告病院の医師らが，本件手術の際，原告の腹腔内に本件タオルを残置したことは上記のとおりであって，上記医師らには注意義務違反があったといわざるを得ない。
２損害について
診療費等
証拠（甲Ａ３［５４］，甲Ｃ２から４まで）及び弁論の全趣旨によれば，①原告は，Ｅ病院（外科）を受診して，腹部ＣＴ検査を受け，その検査料等として３４１０円の支払をしたこと，②原告は，平成２０年５月８日以降，Ｆ病院に入通院し，診療費等として合計２万３６００円の支払をし，また，術前，術後に使用する呼吸訓練器（インスピレックス）を代金３１５０円で購入したことが認められる（以上合計３万０１６０円）。なお，証拠（甲Ｃ１，２，５）によれば，原告は，Ｄクリニック及びＥ病院（泌尿器科）を受診し，血尿に係る診療費等（薬剤費を含む。）として合計８７３０円の支払をしたことも認められるが，後述のとおり，血尿の症状が本件事故によるものとは認め難く，上記診療費等を本件事故と相当因果関係のある損害と認めることはできない。
逸失利益
ア本件摘出手術前
原告は，本件事故により，日常的に下痢の症状が出現するようになって就労が困難になった，また，昭和５９年頃からは血便及び血尿の症状が，平成元年頃からは嘔吐の症状が出現するようになった旨の主張をし，①被告病院を退院した後，日常的に下痢の症状が出現するようになり，平成１９年９月頃以降は１日に１０回程度下痢の症状が出現したこともあった，②昭和５９年頃からは１年に１，２回の割合で血便及び血尿の症状が出現するようになり，平成元年頃からは嘔吐の症状も出現するようになったなどと，これに沿う陳述及び供述をする。
しかしながら，掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば，①原告の本件手術当時（被告病院入院時）の体重は６０ｋｇ（乙Ａ２[２]），本件摘出手術前のそれは６５ｋｇ（甲Ａ３［４４］）であり，本件手術後，下痢等の症状の出現に伴いその体重が減少した様子は何らうかがわれないこと，②原告は，Ｃ医院等において，下痢及び嘔吐の症状を訴えていないこと（かえって，原告は，平成２０年３月５日，血便の症状を訴えてＣ医院を受診した際，同医院の医師に対し，排便は１日に１回である旨の回答をしている〔甲Ａ６〕。また，原告は，腹腔内に腫瘤が存在する旨の診断を受けた後も下痢の症状を訴えていない上，嘔吐の症状はない旨の回答もしている〔甲Ａ３［２０，３４，４９，５３，５４，９３］，甲Ａ５[８]〕。），③原告は，本件手術から本件摘出手術までの間，Ｃ医院等以外の医療機関を受診していないこと，④本件タオルは，脾臓と高度に癒着していたほか，横隔膜（食道裂孔部）及び胃とも癒着していたものの，脾臓以外の臓器，組織等との癒着は，その剥離に特に困難を伴うものではなかったこと，また，本件タオルと大網，大腸，空腸，結腸等との癒着はなく，腎臓にも接していなかったこと（甲Ａ４，乙Ｂ２［９，１０］），⑤Ｆ病院での大腸内視鏡検査（平成２０年５月１９日実施）において，大腸粘膜の異常は確認されていないこと（甲Ａ５［２４，２５］），⑥原告は，胃を切除する手術（本件手術）を受けたにもかかわらず，長年，暴食，暴飲を繰り返していたこと（甲Ａ３[５０]，甲Ａ７[１]，乙Ａ２[１２]，原告本人）が認められる。
かかる事情に照らすと，①平成２０年４月２２日の腹部ＣＴ検査の結果において，胃が内側に圧排されていることが確認されたこと（甲Ａ８[４]），②Ｆ病院の看護記録の生活習慣欄に「便３回／日下痢」との記載があり，平成２０年５月１２日欄に「家では下痢だけどここでは硬め」との記載もあること（甲Ａ３[５０，５４]），③Ｐ教授（以下「Ｐ教授」という。）作成の平成２３年４月２２日付け「私的鑑定書」において，残置された本件タオルによる消化管への刺激，周辺組織への炎症の波及，あるいは腎臓への刺激，炎症の波及により，下痢等の症状や，血尿の症状が出現したと考えられるとされていること（甲Ｂ３[２]）などを考慮しても，原告の供述するように２０年以上も前から就労に支障を来すほどの下痢，嘔吐，血便及び血尿の症状が出現していたと認めるのは困難であるし，仮に出現していたとしても，これらの症状を本件事故によるものとまでいうのは困難である（Ｐ教授作成の同年９月２１日付け「私的意見書」においても，下痢等の症状に原告の食生活やアルコール摂取が複合的な要因の一つとして一定程度関与していた可能性があることは否定されていない〔甲Ｂ６［５］〕。）。以上によれば，本件摘出手術前につき，原告が本件事故によりその労働能力の一部を喪失したとまで認めることはできない。
イ本件摘出手術後


原告が本件摘出手術により脾臓を摘出されたことは，前記前提事実のとおりである。そして，脾臓の摘出により，小児ほどではないにせよ，易感染性，易疲労性が亢進する可能性があることを考慮すると（甲Ｂ３[４]），その労働能力喪失率は腹部臓器の機能に障害を残すもの（後遺障害別等級表の第１３級１１号）として９％，労働能力喪失期間は１７年とするのが相当である。なお，原告は，Ｇ勤務当時の年収が各年３％の割合で増加した場合の金額である７５２万１３３８円を基礎収入額とすべき旨の主張をするが，原告の当時の年収額やこれが上記の割合で増加することを認めるに足りる証拠はないことから，賃金センサス平成２０年男性学歴計（４５歳から４９歳まで）平均賃金である６８９万３９００円を基礎収入額とするのが相当である。以上によれば，原告の逸失利益は６９９万５０２６円（６８９万３９００円〔基礎収入額〕×１１．２７４１〔ライプニッツ係数〕×０．０９〔労働能力喪失率〕）となる。原告は，本件摘出手術後，本件事故による衝撃により，全身に倦怠感が出現し，就労が困難になった旨の主張もするが，①本件摘出手術後の経過は良好であること（甲Ａ３），②原告は，解雇後，株式会社Ｑに入社しコイルの製造ラインのオペレーターとして稼働していること，また，原告自身，本件事故による衝撃から立ち直り，全身の倦怠感も多少改善した旨の陳述をしていること（甲Ａ１２），③原告は，本件摘出手術前から頚部痛等の神経症状があった旨述べていること（甲Ａ３［５５，５６］）などからすると，脾臓の摘出による易疲労性を超えて，原告の全身に倦怠感が出現したとは認められない。
慰謝料
前記のとおり，①被告病院の医師らの過失により，原告の腹腔内に本件タオルが約２５年間にわたり残置されたこと（本件事故），②原告は，本件事故により，平成２０年５月９日から同年６月２１日まで，Ｆ病院に入院したこと，また，原告は，本件事故により，本来必要ではない本件摘出手術を受け，その際，脾臓が摘出されるに至ったことが認められる。かかる事情に加え，原告は，本件摘出手術を受ける際，Ｆ病院の医師から，腹腔内に巨大な腫瘤がある旨の説明を受け，それ自体により相当の衝撃を受けたと推認されることなど一切の事情をも考慮すると，原告の本件事故に係る慰謝料は３００万円とするのが相当である。
弁護士費用
本件事案の難易，審理経過，請求額及び認容額等を考慮すると，弁護士費用としては，１００万円を本件と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。
３過失相殺について
被告は，本件において過失相殺をすべきである旨の主張をするが，全証拠によるも過失相殺を相当とする事情はうかがわれず，被告の上記主張は採用することができない。
４除斥期間，時効について
民法７２４条後段所定の除斥期間の起算点は，「不法行為の時」と規定されており，加害行為が行われた時に損害が発生する不法行為の場合，加害行為の時がその起算点となると解するのが相当である（最高裁平成１８年６月１６日第二小法廷判決・民集６０巻５号１９９７頁参照）。そして，本件については，本件事故の日から本件訴訟の提起まで２５年以上が経過しているのであって，不法行為に基づく損害賠償請求権については除斥期間が経過したというべきである。
なお，原告は，除斥期間の起算点は，腹腔内に腫瘤が存在する旨の診断を受けた日である平成２０年４月又は同年５月２６日以降，若しくは加害行為が終了した日（本件摘出手術の日）の翌日である同月２７日である旨の主張をするが，被告病院の医師らが原告の腹腔内に本件タオルを残置することにより加害行為は終了し直ちに損害が発生することに照らすと，原告が腹腔内に腫瘤が存在する旨の診断を受けた日や，本件摘出手術の日が除斥期間の起算点となるとは考えられない。原告の上記主張は，採用することができない。
被告は，原告の債務不履行に基づく損害賠償請求権につき，時効により消滅した旨の主張をする。
しかしながら，債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効は権利を行使することができる時から進行するところ（民法１６６条１項），ここにいう「権利を行使することができる時」とは，単にその権利の行使につき法律上の障害がないというだけでなく，権利の性質上，その権利行使が現実に期待し得ることをも必要と解するのが相当である（最高裁昭和４５年７月１５日大法廷判決・民集２４巻７号７７１頁参照）。そして，原告は，本件摘出手術の実施によって初めて本件タオルの残置を知り，その権利行使を現実に期待し得るようになったのであって，平成２０年５月２６日以降において債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効が進行するものと解されるから，原告が本件訴訟を提起した平成２２年５月２１日までに消滅時効の期間が経過していないことは明らかである。被告の上記主張は，採用することができない。
５結論
以上によれば，原告の請求は，１１０２万５１８６円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２２年６月３日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるというべきである。なお，仮執行免脱宣言の申立てについては，相当でないから，これを却下する。よって，主文のとおり判決する。
３４部
裁判長裁判官    森    冨    義    明
裁判官大      澤    知    子
裁判官      西    澤   健太郎


平成３０年５月３０日判決言渡
平成２９年（行ケ）第１０１６７号特許取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日平成３０年４月１６日
判決
原告      帝人株   式会社
同訴訟   代理人   弁護士      杉    浦              秀弁理士      為    山      太    郎
被告      特許庁   長官
同指定   代理人        西    藤      直    人
井    上    茂      夫
千    壽    哲      郎
藤    原    浩      子
板    谷    玲    子
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が異議２０１６－７００１５０号事件について平成２９年７月１２日にした決定のうち，「特許第５７７１０２１号の請求項７に係る特許を取り消す。」との部分を取り消す。
第２事案の概要
本件は，特許異議の申立てを認めて特許を取り消した決定に対する取消訴訟である。
争点は，特許法２９条の２違反の有無である。
１特許庁における手続の経緯
原告は，名称を「積層フィルム」とする発明につき，平成２３年２月１６日，特許出願（請求項の数６）をし，平成２７年７月３日，その設定登録（特許第５７７１０２１号。以下「本件特許」という。）を受けた（甲９）。本件特許について，Ａ及びＢから特許異議の申立てがされたため，特許庁は，これらを異議２０１６－７００１６０号事件として審理したところ，原告は，平成２９年２月２７日，訂正請求（以下「本件訂正」という。）をした（訂正後の請求項の数７。甲１０）。
特許庁は，平成２９年７月１２日，本件訂正を認め，本件特許の請求項１～６に係る特許を維持し，同請求項７に係る特許を取り消す旨の決定をし，その謄本は，同月２１日，原告に送達された。
２本件発明の要旨
本件訂正後の本件特許の請求項１～７に係る発明（以下，請求項の番号を用いて「本件発明１」～「本件発明７」といい，これらを総称して「本件発明」という。また，本件訂正後の明細書及び図面を「本件明細書」という。）のうち，本件発明７は，以下のとおりである（甲１０）。
【請求項７】
植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂材料の層（Ａ）の少なくとも一方の面に，熱可塑性樹脂材料の層（Ｂ）および印刷層を積層されてなる多層フィルムであって，植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂が下記式（１）で表されるジオール残基を含んでなり，全ジオール残基中式（１）で表されるジオール残基が１５～１００モル％を占め，樹脂０．７gを塩化メチレン１００mlに溶解した溶液の２０℃における比粘度が０．１４～０．５０のポリカーボネートであり，熱可塑性樹脂材料が粘度平均分子量で表して１３，０００～４０，０００のポリカーボネート樹脂であり，印刷層のバインダー樹脂がポリウレタン系樹脂，ビニル系樹脂，ポリアミド系樹脂，ポリエステル系樹脂，アクリル系樹脂，ポリビニルアセタール系樹脂，ポリエステルウレタン系樹脂，セルロースエステル系樹脂，アルキド系樹脂または熱可塑性エラストマー系樹脂であり，印刷層は片面に積層されており，印刷層の厚みが０．０１～１００μmである多層フィルム。
【化２】
３決定の理由の要点（本件訴訟の争点に関連する部分）(1)甲１（特願２０１０－０４６６３０号公報）に記載された発明（甲１発明）「ジヒドロキシ化合物に由来する構造単位を含む脂肪族ポリカーボネート樹脂の層（Ａ層）の少なくとも一方の面に，芳香族ポリカーボネート樹脂の層（Ｂ層）と，
印刷層とを積層してなる積層体であって，
前記脂肪族ポリカーボネート樹脂のジヒドロキシ化合物の主成分は，一般式（２）で表され，生物起源物質に由来するエーテルジオールであり，このジヒドロキシ化合物に由来する構造単位の含有割合として，好ましくは３５モル％以上，９０モル％
以下であり，
前記芳香族ポリカーボネート樹脂の粘度平均分子量は，力学特性と成形加工性のバランスから，通常，８，０００以上，３０，０００以下，好ましくは１０，００
０以上，２５，０００以下の範囲であり，
前記印刷層に用いられる印刷用インクは，アクリル系樹脂やウレタン系樹脂を含んでいる，積層体からなるフィルム。」
(2)本件発明７と甲１発明との対比
【一致点】
「植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂材料の層の少なくとも一方の面に，熱可塑性樹脂材料のポリカーボネート樹脂からなる層および印刷層を積層されてなる多層フィルムであって，植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂が下記式（１）で表されるジオール残基を含
む，多層フィルム
【相違点】
［相違点１］
植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂材料について，本件発明７が「全ジオール残基中式（１）で表されるジオール残基が１５～１００モル％を占め，樹脂０．７gを塩化メチレン１００mlに溶解した溶液の２０℃における比粘度が０．１４～０．５０のポリカーボネート」であるのに対し，甲１発明は「ジヒドロキシ化合物に由来する構造単位の含有割合として，好ましくは３５モル％以上，９０モル％以下」のポリカーボネートであるものの，比粘度については特定されていない点。
［相違点２］
熱可塑性樹脂材料のポリカーボネート樹脂について，本件発明７が「粘度平均分子量で表して１３，０００～４０，０００のポリカーボネート樹脂」であるのに対し，甲１発明は粘度平均分子量が「８，０００以上，３０，０００以下，好ましくは１０，０００以上，２５，０００以下の範囲」の芳香族ポリカーボネート樹脂である点。
［相違点３］
印刷層について，本件発明７が「印刷層のバインダー樹脂がポリウレタン系樹脂，ビニル系樹脂，ポリアミド系樹脂，ポリエステル系樹脂，アクリル系樹脂，ポリビニルアセタール系樹脂，ポリエステルウレタン系樹脂，セルロースエステル系樹脂，アルキド系樹脂または熱可塑性エラストマー系樹脂であり」，「印刷層の厚みが０．０１～１００μm」であるのに対し，甲１発明は，印刷層に用いられる印刷用インクは，アクリル系樹脂やウレタン系樹脂を含むものの，印刷層の厚みについては特定されていない点。
(3)相違点の判断


上記相違点１～３に係る本件発明７の構成は，いずれも，それらを備えることにより新たな効果を奏するものでなく，多層フィルムとして，求められる成形性や機械強度を得るための具体化手段における微差にすぎないものであるから，本件発明7は，甲１発明と実質的に同一である。
(4)結論
本件発明７は，甲１発明と同一であるから，本件発明７に係る特許は，特許法２９条の２の規定に違反してされたものである。
第３原告主張の決定取消事由
１特許法２９条の２における同一発明に関する解釈の誤り(1)特許法２９条の２における同一発明の判断方法ア特許法２９条の２により，「当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願等であつて当該特許出願後に第６６条第３項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報（以下「特許掲載公報」という。）の発行若しくは出願公開又は実用新案法（昭和３４年法律第１２３号）第１４条第３項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した実用新案公報（以下「実用新案掲載公報」という。）の発行がされたもの」（以下「先願」という。）「の願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲」「又は図面」「に記載された発明」（以下「先願発明」という。）と，「特許出願に係る発明」の「特許出願」（以下「後願」という。）「に係る発明」（以下「後願発明」という。）が同一である場合に，後願は拒絶される（特許法４９条２号）。
特許法２９条の２は，昭和４５年の特許法改正（昭和４５年法律第９１号）により新たに制定された。
昭和４５年特許法改正前は，先後願関係の拒絶理由としては，いわゆる二重特許を規定する特許法３９条のみが存在していたところ，同条は，原則として，特許請求の範囲に記載された発明の関係について規定するものであるため，後願に係る発明が，先願の明細書又は図面に開示されているが特許請求の範囲には記載されていない場合に，同条に基づいて後願を拒絶することは法解釈上困難であるとされていた。昭和３４年の特許法制定当時には，出願審査の遅れはさほど顕著ではなく，審査期間も短かったため，さほど目立った問題は生じていなかったが，審査の遅れが顕著になり，審査期間が長くなるにつれて，同条で後願を拒絶できる範囲に限界があることの問題が浮上するようになった。特許法２９条の２は，このような背景の下で新たに設けられたものであり，これによって先願の開示全体が後願に対して排除効果を持つようになった。
昭和４５年改正後の特許法では，明細書又は図面の補正に関する当時の特許法４１条（現在の特許法１７条の２第３項）に特許請求の範囲の記載を補正することができる範囲として，「願書に最初に添付した明細書又は図面」に記載された事項の範囲とされていたことを考慮し，それと同じ範囲で特許法２９条の２の後願排除効果を認めるために，「願書に最初に添付した明細書又は図面」（特許法２９条の２）と定められた（甲１１～１３）。
このような特許法２９条の２が制定された背景及び趣旨によると，特許法２９条の２によって，後願が排除される範囲は，先願の願書に最初に添付された明細書等に記載されている事項に限られるべきである。
そして，このような範囲は，先願の願書に添付された特許請求の範囲を補正できる最大の範囲，すなわち，明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項の範囲と解すべきである（特許法１３４条２項ただし書における「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」の意義についての知財高判平成２０年５月３０日(平成１８年(行ケ)第１０５６３号)ソルダーレジスト大合議判決，甲２５）。
イ特許法２９条の２の後願排除効果の範囲を上記のように解する場合，同条における先願発明と後願発明の同一性判断は次のようになる。(ｱ)後願発明の全ての発明特定事項が，先願の願書に最初に添付された明細書等に記載されている場合，先願発明と後願発明は同一である。(ｲ)後願発明が，先願の願書に最初に添付された明細書等に記載されてい
ない発明特定事項を備える場合，
①当該発明特定事項が先願の願書に最初に添付された明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項の範囲内であるときは，先願発明と後願発明は同一である。
②当該発明特定事項が先願の願書に最初に添付された明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項の範囲内でないときは，先願発明と後願発明は同一ではない。
ウまた，ソルダーレジスト大合議判決（甲２５）における判断によると，後願発明が，先願の願書に最初に添付された明細書等に記載されていない発明特定事項を備える場合において，当該発明特定事項が先願の願書に最初に添付された明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項の範囲内といえるのは，当該発明特定事項が先願の願書に最初に添付された明細書等の記載から自明な事項である場合と解するのが相当である。
エ(ｱ)特許法２９条の２の制度趣旨の一部として，たとえ先願が出願公開される前に出願された後願であっても，後願の発明が先願の明細書等に記載された発明と同一である場合は，さらに出願公開等しても，新しい技術をなんら公開するものではないから，そのような後願の発明は特許を受けることができない旨の内容が説明されることはあるが，特許法２９条の２の制度趣旨は，それのみにとどまるものではない。
また，特許法２９条の２の発明同一性の判断方法に関する最高裁判例は存在せず，下級審裁判例においては，上記判断方法は統一されていないのが実情である（甲２６，２７，乙２～４）。
(ｲ)特許請求の範囲を補正できる範囲を規定する「明細書又は図面に記載した事項」は，発明に関する技術的事項である（ソルダーレジスト大合議判決）から，「発明」と「事項」を区別して論じることに実質的意味はない。ソルダーレジスト大合議判決は，本質的には，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」という平成６年改正前の特許法１７条２項の解釈を判断したものであり，同判決における「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」の文言解釈は，特許法１７条２項（現行法の１７条の２第３項）における当該文言の一般的な解釈を判断するものであって，同判決の射程は，「除くクレーム」とする訂正の場合のみに限られるものではない。
(2)本件決定における特許法２９条の２の同一発明に関する判断方法が誤っ
ていること


ア本件決定における判断基準によると，後願発明と先願発明とが相違する場合であっても，当該相違によって後願に記載された発明が新たな効果を奏しない場合は，当該相違は「微差」であるとして，両発明は「同一」であると判断される。しかし，このような判断基準では，相違点によって新たな効果を奏するかどうかを基準として「微差」を判断する場合，後願発明が，先願の願書に最初に添付された明細書等に全く記載がなく，かつ当業者が先願の願書に最初に添付された明細書から自明と判断できない発明特定事項を含む場合であっても，当該発明特定事項によって後願発明が新たな効果を奏するものではない場合には，当該相違点は「微差」と判断され，先願発明と後願発明が同一と判断されることになる。このような判断基準では，先願の特許請求の範囲を補正することができない事項にまで，後願排除効果を認めることになってしまうため，審査遅延防止のために先願の特許請求の範囲を補正することができる最大限の範囲で後願排除効果を認める特許法２９条の２の趣旨に反する。
イこれに加えて，「微差」の判断基準に新たな効果を奏するかという視点を加えた場合，その判断基準は，発明の同一性の判断の範疇を超えて，進歩性（特許法２９条２項）の判断と重複することになる。すなわち，進歩性（特許法２９条２項）では，主引用発明と出願に係る発明との間に相違点があったとしても，当業者が副引用発明や出願時点における周知技術等から当該相違点に係る発明特定事項を主引用発明に適用することが可能であり，かつそれによって顕著な効果を奏しない場合には，出願に係る発明の進歩性を否定するという判断が実務上妥当とされている。したがって，もし，特許法２９条の２において，後願発明の発明特定事項のうち，先願の願書に最初に添付された明細書等に記載されていないものが新たな効果を奏するかどうかによって，上記「微差」を判断する場合，そのような判断方法は進歩性の判断と実質的に重複することになる。こうなると，特許法２９条の２は，未公開先願発明から当業者が容易に想到することができた発明について特許を認めないことも包含することになるが，これは我が国の特許法の枠組みを逸脱する。我が国の特許法は，特許法２９条１項各号に該当する発明から当業者が容易に想到できる発明についてのみ進歩性を否定しており，特許法２９条１項各号に係る発明に該当しない先願未公開発明に基づいて進歩性を判断する制度を採用していないことからして，そのような判断方法が特許法２９条の２の趣旨に合致しない誤りであることは明らかである。
(3)本件発明７は特許法２９条の２に違反しないこと特許法２９条の２によって後願が排除される範囲は，先願の明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項の範囲であるとの基準に従って判断した場合，本件発明７は特許法２９条の２に違反するものではない。
ア相違点１について
そもそも先願（甲１）の明細書及び図面には，本件発明７の発明特定事項である「エーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂の比粘度が０．１４～０．５０」であることは記載されていない。
また，エーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂の比粘度は，特定の値を有するものではなく，それが用いられる目的や用途に応じて適宜決定されるものである。
したがって，当業者の理解をもってしても，先願（甲１）におけるエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂の比粘度が一義的に０．１４～０．５０の範囲を意味するものとは認められず，かつ先願（甲１）の明細書及び図面の記載を総合しても，当該エーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂の比粘度が０．１４～０．５０であることを示す根拠はない。さらに，樹脂を製膜して使用する場合において，十分な機械強度や適度な溶融流動性を得るために選択し得るポリカーボネート樹脂の比粘度は，０．１４～０．５に限られるものではない。
ポリカーボネート樹脂の比粘度は，その用途等に応じて様々な範囲が用いられるものであり，一義的に定まるものではない（甲１４～１９）。以上によると，エーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂の比粘度が０．１４～０．５０であることは，先願（甲1）の明細書又は図面に明示的に記載されておらず，かつその記載がなくても当業者にとって自明な事項ともいえない。したがって，相違点１は，先願（甲１）の明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項の範囲外である。
イ相違点２について
Ｂ層に用いられる熱可塑性樹脂の粘度平均分子量を１３，０００～４０，０００にすることは，先願（甲１）の明細書等には記載されていない。また，ポリカーボネート樹脂の粘度平均分子量は，本件発明７に記載された１３，０００～４０，０００に一義的に定まるものではなく（甲１），ポリカーボネート樹脂を構成するモノマー，ポリカーボネート樹脂の用途等に応じて適宜選択されるものである。
したがって，当業者の理解をもってしても，先願（甲１）におけるポリカーボネート樹脂の粘度平均分子量は一義的に１３,０００～４０,０００の範囲を意味するものとは認められず，かつ先願の明細書及び図面の記載を総合しても，当該ポリカーボネート樹脂の粘度平均分子量が１３,０００～４０,０００であることが自明とは理解できない。
そうすると，先願（甲１）において芳香族ポリカーボネートの粘度平均分子量が１３，０００～４０，０００であることは，先願（甲１）の明細書又は図面に明示的に記載されておらず，かつその記載がなくても当業者にとって自明な事項ともいえない。
したがって，相違点２は，先願（甲１）の明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項の範囲外である。
ウ相違点３について
そもそも先願（甲１）の明細書には，印刷層の厚みが０．０１～１００μｍであることは記載されていない。
これに加えて，印刷層の厚みは，印刷層を構成する材料や印刷の種類，印刷層を設けた物の特性や用途等に応じて適宜決定されるものであるから，印刷層の厚みが０．０１～１００μｍに一義的に決定されることはない。したがって，当業者の理解をもってしても，先願（甲１）における印刷層の厚みが一義的に０．０１～１００μｍの範囲を意味するものとは認められず，かつ先願（甲１）の明細書及び図面の記載を総合しても，当該印刷層の厚みが０．０１～１００μｍであることは自明であるとはいえない。
また，印刷層の厚みは，印刷層が設けられる物や当該物の用途等によって適宜決定されるものであり，必ずしも０．０１～１００μｍが望ましいものではない。印刷層の厚みは目的によって様々であり，一義的に定まるものではない（甲２０～２４）。


したがって，相違点３は，先願（甲１）の明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項の範囲外である。
エ小括
以上のとおり，相違点１～３は，いずれも，先願（甲１）の明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項の範囲外であるから，本件発明７は，先願（甲１）の明細書等に記載された発明と同一ではない。
２相違点の判断の誤り
仮に本件決定において採用された判断基準に依拠した場合であっても，本件決定における各相違点の判断の誤りがある。
(1)相違点１の判断の誤り
ア本件決定における「樹脂を製膜して積層体を形成し，フィルムとして使用する以上，求められる成形性や機械強度のためには，樹脂材料自体の比粘度は，当然考慮されるべきものである。」との認定には，何ら根拠がない。加えて，先願（甲１）の明細書等に記載された発明も「樹脂を製膜して積層体を形成し，フィルムとして使用する」ものであるが，先願（甲１）の明細書等には比粘度に関する記載は一切されていない。このことは，樹脂を製膜して積層体を形成し，フィルムとして使用する場合であっても，樹脂の比粘度が当然考慮されるわけではないことの証左である。
イ本件決定では，樹脂を製膜して積層体を形成し，フィルムとして使用する場合に当然考慮するべき比粘度として，０．１４～０．５が好ましい旨が甲６～８の複数の公知文献に記載されていると判断しているが，このような判断も誤りである。
そもそも，甲６～８に記載された発明は，樹脂を製膜して積層体を形成することを内容とする発明ではない。甲６及び７に記載された発明は，積層体としてではなく樹脂を射出成形してなる成形品に関する発明であり，甲８に記載された発明は，積層体としてではなく樹脂を製膜してなる単層フィルムに関する発明である。単層フィルムと積層フィルムとでは，使用される樹脂に要求される物性は，異なる。すなわち，積層フィルムを形成する場合は，各層の成形性のみならず，複数の層が組み合わされてなる積層フィルム全体としての成形性を考慮しなければならないため，単純に成形性に優れる各層を積層しても，積層フィルム全体として成形性に優れるとは一概にいえない。
本件決定は，樹脂を製膜して積層体を形成し，フィルムとして使用する場合に当然考慮するべき比粘度として，本件発明７とは全く異なる射出成形品又は単層フィルムに係る発明に用いられる比粘度のみが引用されている点において，誤りがある。ウまた，樹脂を製膜して使用する場合において，十分な機械強度や適度な溶融流動性を得るために選択し得るポリカーボネート樹脂の比粘度は，０．１４～０．５に限られるものではない。機械強度や溶融流動性を向上させることができるポリカーボネート樹脂の比粘度としては，０．１４～０．５の範囲以外にも広範なあらゆる範囲が知られている（甲１４～１９）のであり，仮に，機械強度や溶融流動性の向上を考慮する場合であっても，それによって比粘度の範囲が一義的に０．１４～０．５に定まるものではない。
エ樹脂の分子量（又は比粘度）が，機械強度及び成形性に影響を与えることは，技術常識であったとしても，樹脂の分子量（又は比粘度）をどのような数値範囲にするかまでは技術常識とはいえない。
(2)相違点２の判断の誤り
ア本件決定は，「成膜してフィルムとして使用する以上，必要な成形性と機械強度のため，樹脂材料自体の分子量を考慮することは当然のことであることからすれば，分子量の範囲の上限と下限が相違することにより新たな効果を奏するものともいえない」と判断しているが，このような判断は誤りである。ポリカーボネート樹脂の粘度平均分子量は，当該ポリカーボネート樹脂が用いられる目的や用途に応じて決定されるものであり，さらには目的や用途が同一であっても具体的な実施態様に応じて所望の効果を発現できる範囲内に選択されるものである。このため，ポリカーボネート樹脂の粘度平均分子量の上限及び下限は所望の効果を奏する範囲に限定して特定されるから，仮に樹脂材料自体の分子量を考慮することは当然のことであるとしても，分子量の範囲の上限と下限が相違することにより新たな効果を奏しないといえるものではない。
イまた，前記(1)のとおり，積層フィルムを形成する場合は，各層の成形性のみならず，複数の層が組み合わされてなる積層フィルム全体としての成形性を考慮しなければならない。
本件発明７におけるＢ層に関する相違点２の粘度平均分子量の上限及び下限は，Ａ層のイソソルビド等のエーテルジオールを構造単位にもつ比粘度が０．１４～０．５のポリカーボネートとの積層した場合の成形性を発現するための規定であり，それらＡ層とＢ層との関係を考慮することなく，新たな効果を奏しないと判断した点において，本件決定には誤りがある。
ウ被告が引用している乙５～７によっても，機械強度や溶融流動性を向上することができるポリカーボネート樹脂の分子量としては，１３，０００～４０，０００の範囲以外にも広範なあらゆる範囲が知られている。機械強度や溶融流動性の向上を考慮する場合であっても，１３，０００～４０，０００という粘度平均分子量の範囲は技術常識とはいえず，また，粘度平均分子量の範囲が１３，０００～４０，０００に定まるものではない。
(3)相違点３の判断の誤り
ア本件決定は，「印刷層として０．０１～１００μｍの厚みは一般的である」としているが，誤りである。
確かに，本件決定において引用された文献には，成形性の観点から印刷層の厚みは０．０１～１００μｍが好ましい旨が記載されている。しかしながら，印刷層の厚みは，印刷層が設けられる物や当該物の用途等によって適宜決定されるものであり，必ずしも０．０１～１００μｍが望ましいものではない。印刷層の厚みは０．０１～１００μｍ以外にも多くの厚みが知られている（甲２０～２４）ことから，印刷層の厚みとして０．０１～１００μｍが一般的であるとはいえない。
イ先願（甲１）の明細書には，「印刷層の絵柄は，石目調，木目調，幾何学模様及び抽象模様等任意である。」との記載があり，甲２０～２４に記載された印刷層を排除するものではない。
３相違点１～３により本件発明７が新たな効果を奏すること(1)本件発明７は，相違点１においてＡ層に用いられるポリカーボネート樹脂の比粘度を所定の範囲内に特定し，相違点２においてＢ層に用いられる熱可塑性樹脂の粘度平均分子量を特定の範囲内に特定し，相違点３において印刷層の厚みを一定の範囲に特定するものである。


本件発明７では，Ａ層に用いられるポリカーボネート樹脂の比粘度が０．１４～０．５０であることにより，多層フィルムとして十分な機械強度が得られることに加え，多層フィルムを，例えば共押出しによって製膜する場合においても，必要な流動性が得られるようになる（本件明細書【００３９】）。ここで，上記機械強度は多層フィルムとしての靱性の向上に寄与するものであり，上記流動性は，多層フィルムとしての成形加工性に寄与するものであるから，Ａ層に用いられるポリカーボネート樹脂の比粘度（相違点１）は，本件発明７の多層フィルム全体としての成形加工性及び靱性に密接に関連する。本件発明７では，Ｂ層に用いられるポリカーボネート樹脂の粘度平均分子量を１３，０００～４０，０００の範囲とすることにより，多層フィルムとして優れた靱性が得られることに加え，多層フィルムを，例えば共押出しによって製膜する場合においても，優れた成形加工性が得られるようになる（本件明細書【００６３】）。このように，Ｂ層に用いられるポリカーボネート樹脂の粘度平均分子量（相違点２）も，本件発明７の多層フィルム全体としての成形加工性及び靱性に密接に関連する。
なお，ここでいう「成形加工性」とは，「押出し等によって多層フィルムを成形する場合の成形加工性」を意味する。
本件発明７では，これらの靱性及び成形加工性に密接に関連する事項が，多層フィルムを構成するＡ層及びＢ層のそれぞれにおいて特定されていることにより，多層フィルム全体として，靱性及び成形加工性に優れたものになる。(2)また，本件発明７は，印刷層も厚みが特定の範囲であることを要するものである。
本件発明７では，印刷層の厚みを０．０１～１００μｍの範囲とすることにより多層フィルムとして優れた成形（加工）性が得られるようになる。このように，本件発明７では，Ａ層，Ｂ層及び印刷層の全ての層において，相違点として使用される材料や厚みのパラメーターが規定されており，これらの相違点によって生み出される効果は，各層が個々に独立して発現する効果ではなく，各層が組み合わされて発現する効果である。
本件発明７の多層フィルム全体として耐薬品性，吸水率，成形加工性，靭性に優れたものにできるという効果は，本件明細書の実施例において具体的に示されている。すなわち，本件明細書の実施例において，比粘度と粘度平均分子量について，本件発明７の数値範囲に含まれる多層フィルムは，熱成形性及び靭性における優れた効果を有することが具体的に確認されており，相違点１及び２を含めた本件発明７の構成を有することにより，多層フィルム全体としての熱成形性及び靭性が優れていることが示されているものと認められる。上記の効果は，表面硬度，耐衝撃性，打ち抜き加工性，及び紫外線吸収機能を課題としてされた先願（甲１）の明細書等には記載がなく，Ａ層，Ｂ層及び印刷層からなる多層フィルムに関する本願出願当時の先行技術文献に記載されているわけでもないことから，新たな効果である。本件決定における判断は，このような各発明特定事項の組合せによって得られる多層フィルム全体としての効果を看過し，Ａ層，Ｂ層及び印刷層の各層における効果のみを判断している点において誤りがある。
(3)本件発明７は，光学フィルムや加飾フィルム（本件明細書【０００１】）に用いられることが想定され，これに対して，先願（甲１）の発明は，ディスプレイカバーやタッチパネルに加えて建築材料部材，自動販売機用模擬缶，プレススルーパックにも用いられることが想定されており，それぞれの想定される用途の大部分は異なり，その一部の用途が重なるからといって期待される効果が同じであるとはいえない。
また，本件発明７は，Ａ層，Ｂ層及び印刷層の全ての層において，先願（甲１）の発明との相違点として使用される材料の比粘度，分子量又は厚みのパラメーターが規定されており，これらの相違点によって生み出される耐薬品性，吸水率，成形加工性，靭性という効果が，先願（甲１）の発明の効果と同程度であるとはいえない。
第４被告の主張
１取消事由１について
(1)特許法２９条の２における同一発明の判断方法についてア特許法２９条の２は，新しい技術を公開した者に対して，その代償として一定の期間，一定の条件の下に特許権を付与し，他方，第三者に対しては，この公開された発明を利用する機会を与えるという特許制度の趣旨に鑑み，たとえ先願が出願公開等される前に出願された後願であっても，後願の発明が先願の明細書等に記載された発明と同一である場合には，さらに出願公開等しても，新しい技術をなんら公開するものではないことから，そのような後願の発明は，特許を受けることができないことを規定したものである。
この先願の明細書等に記載された発明の認定に当たっては，先願の明細書等に当該発明に関する全ての技術を網羅してこれを説明しているものではなく，先願の出願当時の当業者の技術常識を前提とした上で明細書等が作成されるのが通常であることから，特に明細書等に記載がなくても，当該発明を理解するに当たって当業者の有する技術常識を参酌することができるものと解される（乙１）。このことから，特許法２９条の２に基づく「発明の同一性」の判断方法は，上記のように認定された先願発明と後願発明とを対比し，両者の一致点及び相違点を抽出し，相違点がある場合，当該相違点が，周知技術，慣用技術の付加，削除，転換等であって，新たな効果を奏するものではなく，課題解決のための具体化手段における微差といえるようなときには，先願発明と後願発明は「実質同一」であるとしたものである（特許庁審査基準「第Ⅲ部特許要件」「第３章    拡大先願」）。このような特許法２９条の２に基づく「発明の同一性」の判断方法は，多数の判例においても支持されている（乙１～４）。
したがって，本件決定における特許法２９条の２に基づく「発明の同一性」の判断方法に誤りはない。
イ(ｱ)特許法２９条の２によると，後願が排除されるのは，先願の「願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載された発明」と同一であるときであり，原告が主張する「先願の願書に最初に添付された明細書等に記載されている事項」ではない。
そして，先願の「願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載された発明」の認定に当たっては，当業者の有する技術常識を参酌することができるものと解され（乙１），さらに，同一性の判断に当たって，先願発明と後願発明との間の相違点が，周知技術，慣用技術の付加，削除，転換等であって，先願発明が奏する作用効果と周知の手段がもたらす作用効果との総和にすぎないなど，新たな効果を奏するものではない場合には，課題解決のための具体化手段における微差にすぎず，後願発明は，先願発明と「実質同一である」と解するのが，前記アの特許法２９条の２の趣旨からみて相当である（乙３）。