甲１発明は，「レーザ照射後応力除去焼なまし前，少なくともレーザ照射位置から圧延方向０．２５ｍｍの位置までにおいて，２１１回折の回折線の半価幅が前記圧延方向０．２５ｍｍを超えた位置における２１１回折の回折線の半価幅に対して大きくなっている」のに対し，レーザ照射位置から圧延方向０．５ｍｍの位置より圧延方向２ｍｍまでの位置においては，前記半価幅は一定であるから，レーザ照射位置から圧延方向０．２５ｍｍまでの位置においては，塑性変形が生じ，塑性歪が発生しているものと認められる一方，レーザ照射位置から圧延方向０．５ｍｍ以上の位置においては，塑性歪が発生していないものと認められる。そして，レーザ照射位置の圧延方向の両側にこのような現象が生じることを考慮すれば，塑性歪は，圧延方向１．０ｍｍ以上には，発生していないとはいえるものの，塑性歪の圧延方向の範囲が０．５ｍｍ以下であるとまではいうことはできない。オ本件発明１と甲１発明とは，レーザの種類，パルス当たりのエネルギー，鋼板幅方向及び圧延方向の照射間隔，鋼板の圧延方向に対する照射方向については一応一致するものの，前記圧延方向における引張残留応力の最大値や塑性歪の圧延方向の範囲に影響を及ぼすと認める，その他のレーザ走査条件，すなわち，レーザスポット形状，レーザ波長，レーザパルス繰り返し周波数，パルス時間幅については，甲１には，具体的な記載はなく，したがって，甲１発明は，これらの条件については不明であるといえる。そうすると，前記塑性歪の圧延方向の範囲に影響を及ぼすレーザ走査条件が不明である甲１発明が，本件発明１の所定の塑性歪の圧延方向の範囲を満たしているとまではいえない。
カ本件発明１において得られる鉄損値は，発明特定事項ではないものの，０．７０Ｗ／ｋｇ以下の鉄損値を達成するものであるところ，甲１には，鉄損値の減少についての記載はあるが，具体的な鉄損値の記載がない。そうすると，甲１発明は，奏する効果の点からみても，本件発明１と同一の一方向性電磁鋼板であるとまではいうことはできない。
キ以上のとおり，本件発明１は，その技術的思想の点，塑性歪の測定法の点，実施例におけるレーザ走査条件，及び，鉄損値からみた効果の点のいずれにおいても，甲１発明と一致するとまではいえないのであるから，前記相違点を実質的なものでないとすることはできない。よって，本件発明１は，甲１発明であるとすることはできない。
ク甲１には，本件発明１の圧延方向における引張残留応力の最大値を特定の範囲に規定し，かつ，塑性歪の圧延方向の範囲を規定することにより，鉄損の低減を図るという技術的思想については記載されているとはいえないのであるから，甲１発明において，レーザ走査条件を適宜調整して，本件発明１に係る圧延方向における引張残留応力の最大値を所定の範囲内に維持したまま，塑性歪の圧延方向の範囲を特定の数値範囲に規定することは当業者が容易になし得るものとすることはできないし，また，０．７０Ｗ／ｋｇを下回る鉄損値の鋼板を得ることは容易になし得るものとすることはできない。したがって，本件発明１は，甲１発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。ケ本件発明２，３についても，本件発明１と同様の理由から，甲１発明であるということはできず，甲１発明に基づいて容易に発明することができたものでもない。
(3)無効理由２について
ア甲２に記載された甲２発明，本件発明１と甲２発明との一致点及び相違点は次のとおりである。
【甲２発明】
鋼板表面において，スポット直径が０．１５ｍｍであるレーザを圧延方向に対して直角方向にスポットの中心間間隔を０．３ｍｍとして走査させたレーザ走査線を圧延方向に５ｍｍの間隔をもって設けることにより，レーザ照射部分及びその極く近傍に限定されて塑性変形が発生し，レーザ走査線にはさまれた領域において圧延方向に張力が発生している，低鉄損方向性珪素鋼板。
【一致点】
鋼板表面に形成された引張残留応力と塑性歪からなる歪領域を有する，低鉄損一方向性電磁鋼板。
【相違点】
引張残留応力と塑性歪からなる歪領域において，本件発明１は，圧延方向の引張残留応力の最大値が７０～１５０ＭＰａであり，かつ，塑性歪の圧延方向の範囲が０．５ｍｍ以下であるのに対し，甲２発明は，圧延方向の引張残留応力の最大値が不明であり，また，塑性歪の圧延方向の範囲が０．５ｍｍ以下であるか不明である点。
イ本件発明１と甲２発明とは，いずれも鉄損の低減を図ることを目的とするものではあるものの，甲２発明は，特定の条件で行われたレーザ走査や張力絶縁皮膜の付与によって鉄損が低減できることを単に確認したにすぎないものであり，圧延方向における引張残留応力の最大値を特定の範囲に規定し，かつ，塑性歪の圧延方向の範囲を規定することにより，鉄損の低減を図るという本件発明１の発明特定事項を何ら有するものではないから，本件発明１と甲２発明とは，その技術的思想において相違するものである。


ウ相違点についてみるに，甲２には，具体的に，圧延方向における引張残留応力の最大値が７０～１５０ＭＰａの範囲の数値となることや，塑性歪の圧延方向の範囲が０．５ｍｍ以下となることについては明示されておらず，これを示唆する記載も認められない。また，本件発明１と甲２発明とは，レーザの種類，レーザスポット形状，パルスあたりのエネルギー，鋼板幅方向及び圧延方向の照射間隔，鋼板の圧延方向に対する照射方向については一応一致するものの，前記圧延方向における引張残留応力の最大値や塑性歪の圧延方向の範囲に影響を及ぼすと認める，その他のレーザ走査条件，すなわち，レーザ波長，レーザパルス繰り返し周波数，パルス時間幅については，甲２には，具体的な記載はなく，したがって，甲２発明は，これらの条件については不明であるといえる。そうすると，前記圧延方向における引張残留応力の最大値や塑性歪の圧延方向の範囲に影響を及ぼすレーザ走査条件が不明である甲２発明が，本件発明１の所定の圧延方向における引張残留応力の最大値及び所定の塑性歪の圧延方向の範囲を満たしているとまではいえない。エ本件発明１において得られる鉄損値は，発明特定事項ではないものの，０．７０Ｗ／ｋｇ以下であるところ，甲２に具体的に記載された鉄損値は，本件発明１に対応する，張力絶縁被膜を設けていない方向性珪素鋼板のレーザ走査後において，最も低いものでも１．００Ｗ／ｋｇであり，本件発明１に比べて，０．３Ｗ／ｋｇ以上も大きい点からみて，本件発明１と甲２発明とが同一の一方向性電磁鋼板ということはできない。
オ以上のとおり，本件発明１は，その技術的思想の点，引張残留応力の最大値を特定の範囲に規定するとともに塑性歪領域の範囲を規定した点，実施例におけるレーザ走査条件，及び，鉄損値からみた効果の点のいずれにおいても，甲２発明と一致するとまではいえないのであるから，前記相違点を実質的なものではないとすることはできず，本件発明１は甲２発明であるとすることはできない。カ甲２には，本件発明１の圧延方向における引張残留応力の最大値を特定の範囲に規定し，かつ，塑性歪の圧延方向の範囲を規定することにより，鉄損の低減を図るという技術的思想については記載されているとはいえないのであるから，甲２発明において，レーザ走査条件を適宜調整して，本件発明１に係る圧延方向における引張残留応力の最大値を所定の範囲内に維持したまま，塑性歪の圧延方向の範囲を特定の数値範囲に規定することは当業者が容易になし得るものとすることはできないし，また，０．７０Ｗ／ｋｇを下回る鉄損値の鋼板を得ることは容易になし得るものとすることはできない。そうすると，本件発明１は，甲２発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。キ本件発明２，３についても，本件発明１と同様の理由から，甲２発明であるということはできず，甲２発明に基づいて容易に発明することができたものでもない。
(4)無効理由３について
ア本件発明１～３は，歪領域において，圧延方向における引張残留応力の最大値を７０～１５０ＭＰａに規定するとともに，塑性歪の圧延方向の範囲を０．５ｍｍ以下に規定することにより，課題を解決したものであって，これらの条件を満足するように，具体的には，実施例において示すように，一手法として，パルスレーザ照射法を用い，その条件である，レーザ出力，レーザ照射スポット形状，レーザ照射スポット間隔，レーザ走査線間隔（以上，本件明細書及び図面を参照），レーザの種類，レーザ波長，パルス周波数，パルス時間幅（被告が本件出願時の拒絶査定不服審判手続で提出した平成２１年６月１１日付け手続補正書（甲３）の参考表１を参照）を具体的に設定，調整し，発明をなしたものと認められる。そして，ここで定めた個々のレーザ条件自体は，格別新規なものではなく，一般的にレーザ照射法を用いて磁区調整を行う際に普通に用いているレーザ装置において，前記規定値を満足するよう，それぞれの照射条件について適宜調整を行えば，実施例で示すように実験的に定め得るものであって，その実施例も十分に記載されているのであるから，本件明細書の記載は，本件発明１～３を当業者が実施することができる程度に明確かつ十分な記載ではないとまではいえない。パルスの持続時間やレーザビームの強度分布の形状については，前記したレーザ照射条件等が開示されていれば，前記規定値を満足するように調整可能なものと認められる。
イ本件発明１～３を充足するかどうかの確認に煩雑な作業を必要とするとしても，単にその作業が煩雑であるということをもって当業者が実施することができないとすることはできない。
ウ一方向性電磁鋼板は，珪素を３．５質量％以下含有するものであって，珪素を３．０質量％含有するものが一般的であることが技術常識であるといえる。本件発明１～３のように，その発明特定事項である，特定の特性や性質，あるいは製造方法が電磁鋼板全般に共通した効果をもたらすものの場合には，珪素を含めて成分組成の規定を行わないことは，電磁鋼板の分野において，普通に行われていることである。したがって，一方向性電磁鋼板の成分組成が明示的に記載されていないことのみをもって，本件明細書の記載は，本件発明１～３を当業者が実施することができる程度に明確かつ十分な記載ではないとまではいえない。エ以上のとおりであるから，本件明細書の記載は，本件発明１～３を当業者が実施することができる程度に明確かつ十分な記載ではないとまではいえない。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（甲１発明の認定の誤り）
(1)審決は，甲１のＦｉｇ．１０の記載内容について，「応力除去焼なまし前の半価幅は，黒丸●にて表示され，Ｘ＝０．５，１，２ｍｍの三点ではほぼ０．４の一定値を示し，Ｘ＝０．２５ｍｍでは，約０．４２，Ｘ＝０ｍｍ，すなわち，レーザ照射位置では，約０．６１を示すことが図示され，また，応力除去焼なまし後の半価幅は，白丸○にて表示され，Ｘ＝０，０．２５，０．５，１，２ｍｍでは，約０．４１～０．４４であり，また，Ｘ＝０．２５，０．５，１，２の４点では，応力除去焼なまし前の０．４を上回って図示されている。また，上記黒丸●及び白丸○に重ねてそれぞれのエラーバンドが図示されている。」（１１頁３行～１２行）と認定する。


しかしながら，審決の認定は，応力除去焼なまし前の黒丸●については５つの測定点についてそれぞれ具体的な半価幅の値を認定しながら，応力除去焼なまし後の白丸○については約０．４１～０．４４と一括りにしている。また，甲１のＦｉｇ．１０においては，応力除去焼なましが行われると，塑性歪が解消されて，塑性歪が生じていた箇所では半価幅の値が減少するのであるから，甲１発明における塑性歪が生じている範囲を認定し，本件発明１と対比するためには，半価幅の値の減少について認定すべきであるのに，審決は，その点を認定していない。したがって，審決の上記認定の「また」以降の部分は，「また，応力除去焼なまし後の半価幅は，白丸○にて表示され，Ｘ＝０ｍｍで約０．４４，Ｘ＝０．２５ｍｍで約０．４３，Ｘ＝０．５ｍｍで約０．４１，Ｘ＝１ｍｍで約０．４３，Ｘ＝２ｍｍで約０．４１であり，このことから，Ｘ＝０ｍｍの位置では，応力除去焼なまし後には応力除去焼なまし前に比べて半価幅の値が減少しているものの，Ｘ＝０．２５，０．５，１，２の４点では，応力除去焼なまし後に応力除去焼なまし前と比べて半価幅の値が減少していないことが図示されている。」と認定されるべきであった。このような認定の誤りは，甲１発明の認定，本件発明との対比を通じて，審決の結論に影響を与えるものである。
(2)審決は，甲１発明を認定する前提として，甲１のＦｉｇ．１０に，「応力除去焼なまし前において，２１１回折の回折線の半価幅が，少なくともレーザ照射位置から圧延方向０．２５ｍｍの位置において，圧延方向０．２５ｍｍを超えた位置よりも大きくなっていることが図示…されている」（１６頁２８行～３１行）と認定し，これに伴い，甲１発明について，「レーザ照射後応力除去焼なまし前，少なくともレーザ照射位置から圧延方向０．２５ｍｍの位置までにおいて，２１１回折の回折線の半価幅が前記圧延方向０．２５ｍｍを超えた位置における２１１回折の回折線の半価幅に対して大きくなっている」（１７頁８行～１１行）と認定する。しかしながら，甲１には，応力除去焼なまし前の測定では塑性歪が生じている位置の半価幅が大きくなっており，一方，応力除去焼なまし後では塑性歪が緩和される結果，測定位置に関わらず半価幅はほぼ一定となることから，塑性歪の有無は応力除去焼なまし前後における半価幅の変化で決定することができることが記載されている。そして，甲１のＦｉｇ．１０におけるＸ＝０．２５の位置では，応力除去焼なまし後に応力除去焼なまし前と比べて半価幅の値が減少していないから，応力除去焼なまし前に塑性歪は発生していない。
また，甲１のＦｉｇ．１０における応力除去焼なまし後の白丸○については約０．４１～０．４４の範囲でばらつきがあり，この程度のばらつきは誤差と考えるべきである。そうすると，応力除去焼なまし前のＸ＝０．２５ｍｍの半価幅が，Ｘ＝０．５，１，２ｍｍの半価幅よりも０．０２大きいとしても，上記の誤差を勘案すると，半価幅が大きいとはいえない。
なお，甲１には，応力除去焼なまし後に不均一歪が「緩和された」との表現が用いられているが，応力除去焼なましに関する技術常識からすると，甲１で行われた応力除去焼なましの温度・時間等の条件は，内部応力を解消させるものであるし，甲１には，「解消された」との記載はなく，「緩和された」の表現を「解消された」と対比して用いているものではないから，当業者は，「緩和された」との記載が「解消された」ことを意味すると理解するものである。
以上のとおり，審決の上記認定は誤りである。
２取消事由２（本件発明１と甲１発明との相違点の認定誤り）審決は，本件発明１と甲１発明との相違点について，「甲１発明は，レーザ照射後応力除去焼なまし前，少なくともレーザ照射位置から圧延方向０．２５ｍｍの位置までにおいて，２１１回折の回折線の半価幅が前記圧延方向０．２５ｍｍを超えた位置における２１１回折の回折線の半価幅に対して大きくなっているものの，塑性歪の圧延方向の範囲が０．５ｍｍ以下であるか不明である」（１８頁２１行～２６行）と認定する。
しかしながら，取消事由１で主張したとおり，甲１発明については，レーザ照射位置から０．２５ｍｍの位置において塑性歪は発生していない。レーザ照射位置を中心として圧延方向の前後に０．２５ｍｍの位置をとると，圧延方向０．５ｍｍの範囲と等しくなるから，甲１発明においても，圧延方向０．５ｍｍの範囲において塑性歪は発生していないのであって，審決の上記認定は誤りである。３取消事由３（本件発明１と甲１発明との相違点の判断の誤り）(1)審決は，本件発明１の塑性歪の測定方法について，「レーザ照射前後において，マイクロビッカース硬度を測定し，その前後における硬度上昇量変化が５％以上の範囲を塑性歪の発生範囲と定めるものである。」と認定した上で，本件発明１と甲１発明とは塑性歪の測定方法が異なるとした。
しかしながら，本件発明１においては，請求項に「塑性歪の圧延方向の範囲」の測定方法を限定する記載はなく，また，本件明細書の記載を参酌しても，「…本発明において前記鋼板表面に形成された塑性歪の圧延方向の範囲（最大長さ）は，例えばマイクロビッカース硬度計を用いて鋼板表面の硬さを測定し，加工硬化による硬度上昇量が５％以上の範囲を塑性歪の範囲と定義し，その塑性歪の圧延方向の範囲（最大長さ）から求められる。」（段落【００２３】）とあるように，マイクロビッカース硬度を測定する方法は一例を示したものである。したがって，測定方法については，本件出願時の技術常識に基づいて解釈されるべきものである。そして，本件出願時には，塑性歪の圧延方向の範囲の測定方法としては，マイクロビッカース硬度を測定し，その前後における硬度上昇量変化による測定方法が唯一の測定方法ではなく，２１１回折の回折線の半価幅の応力除去焼きなまし前後の変化から測定する方法も使われていた。したがって，本件発明１と甲１発明とで測定方法に差異はない。


(2)審決は，甲１に記載されたＦｉｇ．１０から読み取れる塑性歪の範囲について，「レーザ照射位置から圧延方向０．２５ｍｍまでの位置においては，塑性変形が生じ，塑性歪が発生しているものと認められる一方，レーザ照射位置から圧延方向０．５ｍｍ以上の位置においては，塑性歪が発生していないものと認められる。そして，レーザ照射位置の圧延方向の両側にこのような現象が生じることを考慮すれば，塑性歪は，圧延方向１．０ｍｍ以上には，発生していないとはいえるものの，塑性歪の圧延方向の範囲が０．５ｍｍ以下であるとまではいうことはできない。」（２２頁２８行～３５行）と認定するが，取消事由１，２で主張したとおり，誤りである。
(3)審決は，「前記圧延方向における引張残留応力の最大値や塑性歪の圧延方向の範囲に影響を及ぼすと認める，その他のレーザ走査条件，すなわち，レーザスポット形状，レーザ波長，レーザパルス繰り返し周波数，パルス時間幅については，甲１には，具体的な記載はなく，したがって，甲１発明は，これらの条件については不明であるといえる。そうすると，前記塑性歪の圧延方向の範囲に影響を及ぼすレーザ走査条件が不明である甲１発明が，本件発明１の所定の塑性歪の圧延方向の範囲を満たしているとまではいえない。」（２３頁１６行～２４行）と判断する。しかしながら，レーザスポット形状，レーザ波長，レーザパルス繰り返し周波数，パルス時間幅については，本件明細書にも記載されていないのであって，甲１に記載がないことは，甲１発明が本件発明１の塑性歪の圧延方向の範囲を満たしていない理由にはならない。
(4)審決は，甲１発明について，鉄損値の記載がないことをもって「甲１発明は，奏する効果の点からみても，本件発明１と同一の一方向性電磁鋼板であるとまではいうことはできない。」（２３頁３２行～３３行）と判断する。しかしながら，本件発明１は，鉄損値を発明特定事項とするものではなく，甲１に鉄損値が記載されていないことは，本件発明１と甲１発明の同一性を否定する理由になり得ない。
４取消事由４（本件発明１と甲２発明との相違点の認定誤り）審決は，本件発明１と甲２発明との相違点について，甲２発明は「塑性歪の圧延方向の範囲が０．５ｍｍ以下であるか不明である」と認定する。しかしながら，審決が認定した甲２発明からすると，甲２発明は「塑性歪の圧延方向の範囲がレーザ照射部分およびその極く近傍に限定されている」と認定されるべきであり，審決の認定は誤りである。
５取消事由５（本件発明１と甲２発明との相違点の判断の誤り）(1)審決は，甲１発明に関する取消事由３(3)と同様に，甲２発明についても，レーザスポット形状等のレーザ走査条件に関する具体的な記載がないことを指摘し，それ故に，本件発明１の所定の塑性歪の圧延方向の範囲を満たしているとまではいえないと判断する。しかしながら，取消事由３(3)と同様の理由から，審決の判断は誤りである。
(2)塑性歪の圧延方向の範囲は，本件発明１では０．５ｍｍ以下であるのに対し，甲２発明では，レーザ照射部分およびその極く近傍に限定されている点で一応相違する。
しかしながら，甲２発明では，レーザ照射のスポット直径が０．１５ｍｍであり，塑性歪の圧延方向の範囲は，レーザ照射部分およびその極く近傍に限定されている。そして，「レーザ照射部分およびその極く近傍」とは，レーザ照射のスポット直径を僅かに超える範囲であるから，レーザ照射のスポット直径の３倍以上である，「０．５ｍｍ」以下の範囲であることは明らかである。
したがって，「甲２発明が，本件発明１の所定の塑性歪の圧延方向の範囲を満たしているとまではいえない」との判断は誤りである。
(3)審決は，甲２発明について，鉄損値の数値が本件発明１とは異なることをもって，本件発明１との同一性を否定する。しかしながら，本件発明１は，鉄損値を発明特定事項とするものではないから，この点を理由に同一性を否定した審決の判断は誤りである。
６取消事由６（本件発明２及び３と甲１発明又は甲２発明との対比・判断の誤り）
(1)本件発明２及び３のうち，本件発明１と同じ構成については，取消事由１～５のとおり，審決の判断は誤りである。
(2)本件発明２は，本件発明１の構成に，「前記歪領域間の圧延方向の間隔が７．０ｍｍ以下であること」の構成を付加したものである。甲１の７３２頁左欄３３行及び甲２の８９９頁右欄２８行には，レーザ照射した列の間隔が５ｍｍであることが記載されている。歪領域間の圧延方向の間隔は，レーザ照射した列の間隔以下であるため，歪領域間の圧延方向の間隔は最大でも５ｍｍである。
したがって，本件発明２は，甲１発明及び甲２発明と同一である。(3)本件発明３は，本件発明１又は２の構成に，「前記歪領域は，鋼板の圧延方向に対して６０～１２０°の方向に連続的または所定間隔で形成されていること」との構成を付加したものである。
甲１の７３２頁左欄３０行～３１行には，圧延方向に垂直に０．３ｍｍ間隔でレーザ照射したことが記載されており，歪領域は，鋼板の圧延方向に対して９０°の方向に形成されている。また，甲２の８９９頁右欄５～６行及びＦｉｇ．８には，圧延方向に直角方向にレーザ照射したことが記載されており，歪領域は，鋼板の圧延方向に対して９０°の方向に形成されている。
したがって，本件発明３は，甲１発明及び甲２発明と同一である。７取消事由７（特許法３６条４項１号に関する判断の誤り）審決は，レーザの種類，レーザ波長，パルス周波数，パルス時間幅が記載されている甲３の参考表１を参照した上で，規定値を満足するよう，それぞれの照射条件について適宜調整を行えば，実施例で示すように実験的に定め得るから，本件発明１は実施可能である旨判断する。
しかしながら，レーザの種類等が記載されている甲３の参考表１は，本件出願後に提出されたものであり，この参考表をもって，本件明細書の記載が実施可能要件を満たさないとの不備を補うことはできない。


また，たとえ，個々のレーザ条件自体は格別新規なものではないとしても，無数あるそれらの組み合わせの中から，規定値を満足するような特定の組み合わせを選択することは困難な場合も多いのであるから，個々のレーザ条件自体は格別新規なものではないことを理由として，規定値を満足するようなレーザ条件の組み合わせを選択することは当業者が容易にすることができるとすることはできない。審決は，「本件発明を充足するかの確認…の作業が煩雑であるということをもって当業者が実施することができないとすることはできない。」と判断するが，本件発明を実施するためには，多数の実験を繰り返すことが必要となるのであるから，その実験（作業）に過度の負担があれば，実施可能要件を満たさないことは明らかである。
一方向性電磁鋼板の組成が記載されていないことについて，審決は，珪素を含めて成分組成の規定を行わないことは，電磁鋼板の分野において，普通に行われていることであるから，一方向性電磁鋼板の成分組成が明示的に記載されていないからといって，実施可能要件を満たさないとはいえないとするが，一方向性電磁鋼板の成分組成が記載されていなくても，実施可能要件を満たすと判断する正当な理由が記載されておらず，理由不備である。
第４被告の反論
１取消事由１に対し
(1)審決は，甲１のＦｉｇ．１０に関して，応力除去焼なまし後の白丸○にて示される５つの測定点の具体的な半価幅を数値として記載していないが，これは，本件発明についての無効理由の有無を判断する上では，特段必要とされない事項であったから記載しなかったもので，甲１の認定の誤りには当たらない。約０．４１～０．４４と一括りにした数値範囲についても，Ｆｉｇ．１０から十分に読み取れる数値範囲であるから，これが誤りであるとはいえない。原告は，審決が，半価幅の値の減少について認定していないと主張する。しかしながら，審決は，応力除去焼なまし前後の半価幅を認定した上で，応力除去焼なまし後の半価幅は，「Ｘ＝０．２５，０．５，１，２ｍｍの４点では，応力除去焼なまし前の０．４を上回って図示されている。」と認定している，すなわち，応力除去焼なましを行った結果としての半価幅の変化（減少及び増加）が認定されているのであって，審決に誤りはない。
(2)甲１には，「…応力除去焼なまし後の半価幅については，測定位置に関わらずほぼ一定であり，レーザ照射位置近傍に生じていた不均一歪が緩和されたことが確認できる。」と記載されているのみであり，「不均一歪が解消されたことが確認できる。」と記載されているわけではない。そうすると，「不均一歪が緩和された」圧延方向の範囲とは，あくまでも，不均一歪の程度が低減された圧延方向の範囲にすぎないから，応力除去焼なまし後の半価幅の値が減少していないとしても，これにより応力除去焼なまし前に塑性歪が発生していないとはいえない。加えて，上記(1)のとおり，Ｘ＝０．２５，０．５，１，２ｍｍの４点では，応力除去焼なまし後の半価幅は，応力除去焼なまし前の半価幅より減少していないというにとどまらず，むしろ大きくなっており，このような現象が何故生じるのか，また，これによる塑性歪の圧延方向の範囲への影響があるのか無いのか，明確な説明がなされない限り，塑性歪の圧延方向の範囲を特定することはできない。
２取消事由２に対し
取消事由１に対して反論したのと同様に，審決の相違点認定に誤りはない。
３取消事由３に対し
(1)塑性歪の圧延方向の範囲の測定方法について，原告が主張する「２１１回折の回折線の半価幅の応力除去焼きなまし前後の変化による測定方法」は，本件出願前の技術常識であったとはいえない。
そもそも，本件明細書の段落【００２３】の記載は，換言すると，「本発明において前記鋼板表面に形成された塑性歪の圧延方向の範囲（最大長さ）は，鋼板表面の硬さを測定し，加工硬化による硬度上昇量が５％以上の範囲を塑性歪の範囲と定義し，その塑性歪の圧延方向の範囲（最大長さ）から求められる。そして，鋼板表面の硬さ測定は，例えばマイクロビッカース硬度計を用いて行うことができる。」という意味内容である。
したがって，審決が，本件発明１における塑性歪の圧延方向の測定について，「レーザ照射前後において，マイクロビッカース硬度を測定し，その前後における硬度上昇量変化が５％以上の範囲を塑性歪の発生範囲」と定めたものと認定したことに誤りはない。
(2)甲１のＦｉｇ．１０から読み取れる塑性歪の範囲の認定については，取消事由１に対して反論したのと同様に，審決の判断に誤りはない。(3)レーザ走査条件に関する審決の判断は，塑性歪の測定方法や発生範囲について，甲１発明が，本件発明１の所定の塑性歪の圧延方向の範囲を満たしているといえないなどとする判断を前提として，甲１に記載されているレーザ走査条件に関する記載を参酌したとしても，上記判断を覆すことができる根拠は見出し得ないということを示したもので，レーザ走査条件に関する審決の判断に誤りはない。(4)鉄損値についても，レーザ走査条件の場合と同様，審決は，念のために，鉄損値の観点からも，甲１発明と本件発明１との異同を検討し，甲１発明が，本件発明１で規定する塑性歪の圧延方向の範囲を満たしているといえないという判断を覆すことはできないとの趣旨を述べたものであるから，審決の判断に誤りはない。
４取消事由４に対し
審決は，本件発明１と甲２発明との相違点として，甲２発明では「塑性歪の圧延方向の範囲が０．５ｍｍ以下であるか不明である点。」を認定しているが，これは，「塑性歪の圧延方向の範囲がレーザ照射部分およびその極く近傍に限定されているのみであって，０．５ｍｍ以下であるか不明である点。」という認定を単に省略して記載したにすぎない。現に，審決は，相違点の判断において，甲２発明の「レーザ照射部分およびその極く近傍」が，本件発明１でいう０．５ｍｍ以下の範囲に該当するか否かを判断しているのであって，審決の相違点認定に実質的な誤りはない。
５取消事由５に対し


(1)審決は，甲２には，圧延方向における引張残留応力の最大値が７０～１５０ＭＰａの範囲の数値となること，また，塑性歪の圧延方向の範囲が０．５ｍｍ以下であることの開示がないことを判断した上で，念のために，レーザ走査条件という他の観点からも判断を加えたものであって，審決の判断に誤りはない。(2)原告は，「レーザ照射部分およびその極く近傍とは，０．５ｍｍ以下の範囲であることは明らかである。」と主張するが，何らの根拠もない原告独自の見解であるにすぎない。
(3)鉄損値についても，上記(1)と同様に，他の事項について判断した上で，念のため鉄損値の観点からも検討を加えたもので，審決の判断に誤りはない。
６取消事由６に対し
本件発明２及び３は，本件発明１の構成をすべて含むものであるから，本件発明１について取消事由１～５で主張したのと同様に，本件発明２及び３は，甲１発明又は甲２発明と同一であるとはいえない。
７取消事由７に対し
審決は，甲３の参考表１によって，実施可能要件が充足されるようになったと判断しているのではない。この参考表１は，本件出願の際の拒絶査定不服審判において提出された手続補正書（方式）の添付資料であり，審査段階の拒絶理由通知書で引用された特開昭６１－２３５５１１号公報と本件発明とのレーザ照射条件の違いを明らかにするために提出した対比表であって，これによって，実施可能要件の不備を補おうとするものではない。
原告は，レーザ条件の組み合わせの選択の困難性を主張するが，本件明細書には，レーザ照射条件のうちの少なくとも，レーザ出力，レーザ照射スポット形状，レーザ照射スポット間隔，レーザ走査線間隔については開示されており，しかも，圧延方向の引張残留応力の最大値，また，塑性歪の圧延方向の範囲について，その目標値が分かっているのであるから，この目標値を得るべく，より具体的な条件（例えば，甲３の参考表１に示されるような条件）を設定，調整することにより本件発明の表面構造を得ることは，当業者にとって格別困難なことではない。また，本件発明１～３は，電磁鋼板の表面構造を特定することによって特性の改善を図っているのであるから，電磁鋼板の分野に携わる当業者にとっては，本件明細書に電磁鋼板の成分組成が限定されていなくても，本件発明１～３を実施することができる程度に明確かつ十分な記載があるといえる。
第５当裁判所の判断
１本件発明１～３について
平成２２年５月３１日付け訂正による本件明細書及び図面（甲１１，１４，１５）によれば，本件発明１～３について，次のとおり認められる。本件発明１～３は，トランスの鉄心などに利用される低鉄損一方向性電磁鋼板に関するものである（段落【０００１】）。一方向性電磁鋼板における鉄損は，一般にヒステリシス損と渦電流損に大きく分けられるところ，従来技術では，ヒステリシス損低減のための結晶方位制御手法には限界があることから，渦電流損低減を目的として，一方向性鋼板表面にレーザを照射する等の方法により，鋼板表面に塑性歪領域を生成させ，磁区の芽を発生させて磁区の細分化を行なうことで，鉄損を低減する方法が提案されていたが，この方法による鉄損は０．８０～０．７８Ｗ／ｋｇ程度が限界であり，他方，鋼板表面に張力皮膜をコーティングすることにより弾性歪を付与することで鉄損を低下させる方法も提案されているが，この方法による鉄損も１．０３Ｗ／ｋｇ程度であった（段落【０００３】～【０００７】）。このように，従来技術の一方向性電磁鋼板表面に塑性歪又は弾性歪を付与する方法により達成される鉄損値の向上効果には限界があったことから，本件発明１～３は，一方向性電磁鋼板の鉄損をヒステリシス損と渦電流損に分けて，それぞれの観点から塑性歪と弾性歪を適正な条件に制御することにより，従来に比べて鉄損に優れた低鉄損一方向性電磁鋼板を提供することを目的とするもので（段落【０００９】），本件発明１の構成によって，鉄損値が０．７０Ｗ／ｋｇ以下の一方向性電磁鋼板を得ることができ（段落【００２２】，【００２４】），また，安定して鉄損を低減するためには，本件発明１の構成に加えて，本件発明２，３の構成を満たすことが好ましいことを確認したというものである（段落【００２４】～【００２９】）。
２取消事由１～３（甲１発明の認定の当否，本件発明１と甲１発明との相違点認定の当否，相違点に関する判断の当否）について
原告の取消事由１～３における主張は，要するに，審決が，甲１発明について，レーザ照射位置から０．２５ｍｍの位置（レーザ照射位置を中心として，圧延方向の前後にそれぞれ０．２５ｍｍの位置をとると，その範囲内は，本件発明１における圧延方向の範囲０．５ｍｍ以下という範囲と同じになる。）において塑性歪・不均一歪が発生していると認定したことは誤りであり，これに伴い，その点を相違点として認定し，相違点の判断においてもその点が実質的な相違点であると判断したことは誤りであるというものであるので，以下でまとめて検討する。(1)「材料    ５１巻７号（２００２年７月）７３０～７３５頁」（甲１）には，電磁鋼板にレーザ照射した場合の残留応力の発生等に関して，次の記載がある。
「１緒言
鉄に合金元素として珪素を加えたり，結晶方位や磁区の幅をコントロールしたりすることで，磁気的な性質を改良した鉄板のことを電磁鋼板といい，発電機，変圧器，モータ等の鉄心として使用されている。…本研究では，著者らが，これまでに開発してきた単結晶Ｘ線応力測定法を，電磁鋼板の一結晶粒内におけるレーザ照射位置近傍の残留応力分布測定に適用し，磁区細分化機構解明の第一段階として，レーザ照射による磁区細分化の主要因を検討した。」（７３０頁左欄１行～右欄１７行）
「４実験方法
レーザ照射により導入された残留応力が，磁区の細分化に及ぼす影響を検討するために，レーザ照射後，応力除去焼なまし前後における磁区観察，レーザスポット近傍の表面観察および形状測定，さらに残留応力分布測定を行った。以降に示す応力除去焼なましの全ては，水素雰囲気中，８００℃，２時間の条件で行った。
４・１供試材および試験片


結晶粒径が２０ｍｍ程度で，板厚０．２３ｍｍの３％Ｓｉ鉄の鋼帯より，試験片内に一結晶粒のみを含む１５ｍｍ×１５ｍｍの試験片を切り出し（Ｆｉｇ．４），応力除去焼なましを行った。次に，磁区の細分化を目的とし，室温大気中において，圧延方向に対し垂直方向に，３．３ｍＪ／PulseのＹＡＧレーザを０．３ｍｍ間隔で試験片表面に照射した。レーザスポットサイズは，直径約０．１８ｍｍである。また，レーザ照射した列の間隔は５ｍｍである。」（７３２頁左欄１８行～３３行）
「５・３・２レーザ照射位置近傍の半価幅変化
回折線の半価幅は，不均一歪のレベルを示すパラメータであり，その値が大きいほど，不均一歪が大きいといえる。また，塑性歪の増大に伴って，半価幅が増大することも知られている。レーザ照射位置近傍における応力除去焼なまし前後の半価幅変化をＦｉｇ．１０に示す。プロットは，各測定位置における，全回折面の３回測定の平均半価幅を示しており，エラーバンドはばらつき範囲を示している。応力除去焼なまし前では，レーザ照射位置に近づくほど半価幅が大きくなり，不均一歪が大きいことを示している。これは，レーザ照射に伴う衝撃波により生じた塑性変形や，溶融・冷却・収縮によるレーザスポット近傍における局所的塑性歪の発生を示していると考えられる。これら不均一歪は，残留応力発生の要因になると考えられる。一方，応力除去焼きなまし後の半価幅については，測定位置に関わらずほぼ一定であり，レーザ照射位置近傍に生じていた不均一歪が緩和されたことが確認できる。」（７３３頁右欄１２行～７３４頁左欄８行）
「一方，応力除去焼なまし後のレーザ照射位置近傍の残留応力分布は，Ｆｉｇ．１１（ｂ）に示すように，全ての応力成分において，ほぼ－１０～５０ＭＰａの範囲のバンド内に含まれており，応力除去焼なましにより，残留応力が緩和したことが確認できる。」（７３４頁右欄８行～１２行）
「以上に示した結果のように，応力除去焼なましにより，レーザ照射位置近傍において生じていた引張残留応力は緩和され，また，レーザ照射により細分化していた磁区は，レーザ照射前の磁区幅に戻った。したがって，レーザ照射により導入された残留応力が，磁区細分化に寄与していることは明らかである。これまで，局所的に導入された塑性変形により生じた弾性歪場により，磁区が細分化すると報告されてきたが，本研究により，それを実験的に証明したことになる。」（７３４頁右欄１３行～７３５頁左欄２行）
(2)上記記載及び甲１のＦｉｇ．１０の記載によれば，甲１発明においては，レーザ照射に伴う衝撃波により生じた塑性変形や，溶融・冷却・収縮によるレーザスポット近傍における局所的塑性歪により不均一歪が生じ，それに起因して残留応力が生じることが開示されており，少なくとも不均一歪が生じていない部分では，塑性歪も生じていないものと認められる。また，上記記載によれば，応力除去焼なまし後には，測定位置にかかわらず半価幅がほぼ一定である，すなわち，レーザ照射位置近傍とそれ以外の場所とで半価幅の差がなくなっており，かつ，磁区幅がレーザ照射前の状態に戻っているというのであるから，不均一歪や残留応力は解消されているものと認めるのが相当であり，これらが「緩和された」との甲１の記載も，「解消された」という趣旨の記載であると認められる。そして，甲１のＦｉｇ．１０のとおり，不均一歪のレベルを示すパラメータである半価幅の値は，レーザ照射位置から０，０．２５，０．５，１，２ｍｍの各位置において，応力除去焼なまし前は，それぞれ約０．６１，約０．４２，約０．４０，約０．４０，約０．４０であるのに対し，応力除去焼なまし後は，約０．４１～０．４３であるところ，上記(1)のとおり，甲１において，応力除去焼なまし後の半価幅の値がほぼ一定であると記載され，審決もこれと同様の認定をしているように，甲１のＦｉｇ．１０における半価幅の値として，０．４３と０．４１との差（０．０２程度の差）は，誤差の範囲内であり，有意の差ではないというべきである。そうであれば，応力除去焼なまし前のレーザ照射位置から０．２５ｍｍの位置における半価幅の値０．４２も，それ以上離れた０．５，１，２ｍｍの位置における半価幅の値０．４０と比べてわずか０．０２の差しかないから，有意の差はないというべきであり，さらに，上記の半価幅の値０．４２は，不均一歪が解消された状態である応力除去焼なまし後の半価幅の値である０．４１～０．４３の範囲に含まれ，これらと数値の差がないのであるから，結局，応力除去焼なまし前のレーザ照射位置から０．２５ｍｍの位置においては，不均一歪，ひいては塑性歪は生じていないと認めるのが相当であり，これを圧延方向の前後についてみると，甲１発明における塑性歪の範囲は圧延方向０．５ｍｍの範囲内であることになる。(3)アなお，審決は，本件発明１における塑性歪の範囲については，マイクロビッカース硬度を測定し，その前後における硬度上昇量変化が５％以上の範囲を塑性歪の発生範囲と定めるものであり，甲１発明とは塑性歪の測定方法が異なるとして，本件発明１と甲１発明の塑性歪の範囲を対比することができないと判断し，被告もこれと同様の主張をしている。


平成２９年６月１４日判決言渡
平成２９年（ネ）第１０００２号特許権侵害行為差止請求控訴事件（原審東京地方裁判所平成２８年（ワ）第１５０２９号）
口頭弁論終結の日平成２９年４月１７日
判                決
当事者の表示      別紙当事者目録記載のとおり
主                文
１控訴人らの本件各控訴をいずれも棄却する。
２控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人は，原判決別紙装置目録記載の装置を使用してはならない。３被控訴人は，原判決別紙装置目録記載の装置を使用して原判決別紙方法目録記載の工事方法を実施してはならない。
第２事案の概要等（略称は原判決のそれに従う。）１本件は，発明の名称を「雨水浸透坑掘削装置，雨水浸透管敷設工法および雨水浸透構造体」とする特許権（本件特許権１），「雨水浸透坑掘削装置」とする特許権（本件特許権２）及び「連結装置およびこれを使用した雨水浸透坑掘削装置」とする特許権（本件特許権３）をそれぞれ共有する控訴人らが，被控訴人に対し，被控訴人による原判決別紙装置目録記載の装置（被告装置）及び被告装置を使用した原判決別紙方法目録記載の工事方法（被告方法）の使用が本件特許権１～３の侵害に当たると主張して，特許法１００条１項に基づく被告装置及び被告方法の使用の各差止めを求めた事案である。なお，控訴人らは，被控訴人の行為につき，本件特許権１の侵害を主位的に主張するとともに，予備的に，第１次的には本件特許権２の，第２次的には本件特許権３の侵害を主張する。
２原判決は，被告装置及び被告方法は，本件特許権１～３に係る各発明の技術的範囲にいずれも属しないとして，控訴人らの請求を全部棄却した。控訴人らは，これを不服として控訴した。
３前提事実
前提事実は，以下のとおり追加，訂正するほかは，原判決「事実及び理由」第２の１記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)原判決１０頁２行目の末尾に，改行の上，以下のとおり追加する。
「エ本件発明１①，⑦，２及び３の作用効果
(ｱ)本件発明１①の作用効果
雨水浸透管を埋設すべき街渠ますの周辺に基台を設置する程度のスペースを利用して雨水浸透坑を掘削することができ，小規模な工事により十分な深さの雨水浸透坑を設けることができる。特に，油圧ジャッキによるスライダの下降によって金属製管体を圧入する構成であるから，駆動力としても小型の油圧発生装置によることができ，工事場所周辺の使用スペースをも小規模なものとすることができる。
(ｲ)本件発明１⑦の作用効果
油圧ジャッキのストローク長と同じ長さの金属製管体及びオーガスクリュを継ぎ足しながら，所望深さに至るまで雨水浸透坑を掘削でき，同時に，金属製管体によって雨水浸透管の埋設領域が確保されることとなり，小規模かつ簡易な工法を提供することができる。
(ｳ)本件発明２の作用効果
雨水浸透管を埋設すべき街渠ますの周辺において，クローラ型の走行体を使用して，施工現場に雨水浸透坑を掘削することができ，小規模な工事により十分な深さの雨水浸透坑を設けることができる。また，クローラ型の走行体にフレーム構造体，スライダ及び回転駆動体が一体に取り付けられているので，施工現場における組立，設置作業が容易となる。特に，スライダの下降によってオーガスクリュ及び円管体を圧入する構成であるから，駆動力としても小型の油圧発生装置によることができ，クローラ型の走行体に搭載することができる。
(ｴ)本件発明３の作用効果
穴掘建柱車を利用することにより，雨水浸透坑を設けるべき位置から離れた場所からブームを操作することができることから，雨水浸透管を埋設すべき街渠ますの周辺に住宅用のブロック塀等の障壁が存在している場合であっても，雨水浸透坑を掘削することができ，小規模な工事により十分な深さの雨水浸透坑を設けることができる。」(2)原判決１０頁６行目から８行目を，以下のとおり改める。「イ被告装置は，本判決別紙『浸透スクリューの形状』のとおり，一般的に汎用されているフォークリフトをそのまま利用したものであって，その構成は，以下のとおりであり，また，爪（フォーク）の昇降動作は，案内レールに沿い，両サイドに装着した長いリフトシリンダを油圧によって伸縮させ，これにリフトチェーンを介在させることによりフォークの昇降を円滑に行うものである。
Ａマストはアウタマストとインナマストで構成され，インナマストはアウタマストを案内レールとしてリフトシリンダの伸縮により上下動
可能であり，
Ｂリフトシリンダはアウタマストの両サイドに装着されているとともに，そのリフトシリンダのピストンロッドはリフトブラケットを介し
てインナマストの上端と連結しており，
Ｃリフトチェーンは，一端はアウタマストに，他端はインナマストの上部に取り付けたローラを介してインナマストに付いている爪用のブ
ラケットに，それぞれ連結しており，
Ｄ爪の上面には油圧モータを配置し，油圧モータの下方に突出する回
転軸はオーガスクリュに連結し，
Ｅ爪の下面には排土用スペーサが設けてあり，
Ｆ排土用スペーサの下部に設けた円筒形の連結部材に，オーガスクリュを挿入する金属製管体が取り付けられている。」
４争点
(1)本件発明１①及び⑦の技術的範囲への属否
ア被告装置につき，文言侵害ないし均等侵害の成否（争点１－１）
イ被告方法について（争点１－２）
(2)本件発明２の技術的範囲への属否（争点２）(3)本件発明３の技術的範囲への属否（争点３）
５争点に対する当事者の主張
(1)本件発明１①及び⑦の技術的範囲への属否
ア被告装置につき，文言侵害ないし均等侵害の成否（争点１－１）
（控訴人らの主張）
(ｱ)本件発明１①との関係における被告装置の構成は，以下のとおりである。
１ａ敷設すべき雨水浸透管を挿通できる程度の内径を有する金属製管体と，この金属製管体の内部で回転可能なオーガスクリュとを同時に圧入して，上記雨水浸透管を敷設するための雨水浸透坑を設ける
装置であって，
１ｂフォークリフトの車体（シャーシ）を基台として，その車体の前方に上記金属製管体を着脱可能にするための空間を有し，１ｃこの基台（フォークリフトの車体）に立設される油圧ジャッキ
（油圧によって伸縮可能なリフトシリンダ）と，


１ｄフォークリフトの車体に支持されるアウタマストに案内されつつ伸縮可能なインナマストに油圧ジャッキの先端が連結されるとともに，このインナマストに沿って昇降可能に設けられたスライダ（爪用のブラケット）と，
１ｅこのスライダに支持される爪部分と一体的に設けられ，金属製管
体を保持する保持手段と，
１ｆ上記金属製管体の上部において爪部分に支持されて上記オーガス
クリュを回転させるモータとを備えた
１ｇことを特徴とする雨水浸透坑掘削装置
(ｲ)本件発明１①との関係における被告装置の作用効果被告装置においては，雨水浸透管を埋設すべき街渠ますの周辺にフォークリフトの駐車可能な程度のスペースを利用して雨水浸透坑を掘削することができ，小規模な工事により十分な深さの雨水浸透坑を設けることができる。特に，フォークリフトの爪部分を昇降させるスライダの下降によって金属製管体を圧入する構成であるから，駆動力としても小型の油圧発生装置によることができ，工事場所周辺の使用スペースをも小規模なものとすることができる。
(ｳ)本件発明１①と被告装置との対比
ａ被告装置は，本件発明１①と同じく雨水浸透管を敷設するための雨水浸透坑を設ける装置であり（構成１ａ），基台（同１ｂ），油圧ジャッキ（同１ｃ），スライダ（同１ｄ），保持手段（同１ｅ）及びモータ（同１ｆ）を備える雨水浸透坑掘削装置（同１ｇ）である。なお，被告装置は，本件発明１①の基台，油圧ジャッキ及びスライダをフォークリフトが有する機能によって代替するものであるが，フォークリフトの車体が基台に，リフトシリンダが油圧ジャッキに，爪用のブラケットがスライダに，それぞれ相当する。このうち，フォークリフトの車体（基台）は車輪によって移動可能であるが，車輪を固定（ブレーキ操作）することにより所定の位置に設置されるものであり，また，爪用のブラケット（スライダ）は，マスト（アウタマスト及びインナマスト）及びリフトチェーンの懸架によって昇降可能となっているが，アウタマストに内蔵された（一体化された）リフトシリンダ（油圧ジャッキ）とともに，アウタマストによって間接的に支持されるものである。
したがって，被告装置は本件発明１①の各構成要件を充足する。ｂなお，被告装置の「基台」（構成１ｂ）は，本件発明１①の「貫通孔を有する」（構成要件１Ｂ）構成とは異なるけれども，被告装置は本件発明１①の構成と均等なものであり，その技術的範囲に属する。すなわち，本件発明１①において，金属製管体は保持手段によって保持され，かつ，保持手段はスライダによって支持されることから，「貫通孔」（構成要件１Ｂ）とは，スライダによって間接的に昇降作動する金属製管体を装着するために必要な「空間」を意味する。換言すれば，「貫通孔」とは，金属製管体をスライダに装着し得るようにするための構成であるところ，本件発明１①の構成上の要素は「基台」であって「貫通孔」ではないから，「貫通孔」は本件発明１①の本質的部分ではない。また，「貫通孔」（構成要件１Ｂ）につき被告装置の構成１ｂに置き換えても，本件発明１①と同一の作用効果（短いストロークによる浸透管の設置工事（小規模工事）を繰り返すことにより，全体としても小規模の工事によって，深い位置に達するまでの浸透坑を掘削することができること）を奏する。そして，貫通孔に係る構成要件１Ｂを構成１ｂに置き換えることは，被告装置製造時においては，当業者にとって容易であったものである。
(ｴ)ａなお，「基台」が有するべき「貫通孔」は，金属製管体が挿通できるように設けられたものであり，現実の雨水浸透坑掘削工事においては，鋼管及びオーガスクリュを設置できる「空間」を確保するためのものである。このため，スライダによって間接的に昇降動作する保持手段に金属製管体を装着できる「空間」によって代替することができる。
ｂまた，本件発明１①による工事の小規模化については，スペースの点は副次的なものにすぎず，「工事規模」が小さいことを第一の特徴としている。すなわち，従来の工事方法であるプレボーリング工法や中堀工法等によれば，極めて高い位置まで鋼管等を吊り上げる必要があり，そのための大型重機を必要とする結果，工事規模が大型化することとなっていた。これに対し，本件発明１①は，複数の金属製管体及びオーガスクリュを継ぎ足しながら深い位置まで到達する浸透坑を掘削し得る構成とすることにより，本件発明１⑦の実施を可能とする装置を提供したものであり，これによれば，１回で掘削し得る範囲が小さくなることで，それに必要な駆動力も小さくなり，油圧発生装置及び重機が小型化し，工事規模が全体として小規模化されるのである。したがって，本件発明１①が省スペースを実現できることを本質的特徴とすると捉えた上で，被告装置はフォークリフトを設置するスペースを必要とするから，本件発明１①とは本質的部分が異なると考えるのは誤りである。
さらに言えば，本件発明１①においても油圧ジャッキを駆動するための油圧発生装置は必須であり，市街地において油圧発生装置を使用する場合は，トラック等の荷台にこれを搭載し，工事現場周辺で稼働させなければならないのであるから，このことを無視してフォークリフトの設置場所のみを問題にするのも誤りである。
（被控訴人の主張）
(ｱ)控訴人らの主張によれば，本件発明１①における貫通孔は本件明細書１記載の貫通孔３１を意味することになるが，本件において問題となっている貫通孔は基台の貫通孔（本件明細書１記載の貫通孔１１）である。
(ｲ)本件発明１①は，基台が油圧ジャッキにより昇降可能なスライダを支持し，更にそのスライダが金属製管体を保持するための保持手段を支持しているという構成になっており，重量物である金属製管体をスライダの下方で支える基台は，当然に安定性の高いものでなければならない。このため，本件発明１①においては，「上記基台は，四辺形のプレート上に構成された基台であり」として，基台の形状を技術的に特定し，安定性を確保している（本件明細書１【００１３】）。このような構成である以上，上方にある保持手段により鉛直方向に保持されている金属製管体を土中に圧入するためには，その基台に金属製管体を挿通する貫通孔の存在が必要不可欠である。
以上より，本件発明１①において，「基台」の「貫通孔」は同発明特有の課題解決手段を基礎付ける技術的特徴であって，発明の目的達成のための本質的部分である。


(ｳ)本件発明１①の効果につき，本件明細書１には，「雨水浸透管を埋設すべき街渠ますの周辺に基台を設置する程度のスペースを利用して雨水浸透坑を掘削することができ，…油圧ジャッキによるスライダの下降によって…工事場所周辺の使用スペースをも小規模なものとすることができる。」と記載されている（【００２４】）。この発明の効果は，上記のように，四辺形のプレート上に構成された基台に油圧ジャッキを立設し，この油圧ジャッキに支持されて昇降可能なスライダを想定した構成から派生するものであり，運転席の付いたフォークリフトの車体を「基台」とする考え方には当てはまらない。(ｴ)控訴人らは，「貫通孔」につき，現実の雨水浸透坑掘削工事において鋼管及びオーガスクリュを設置できる「空間」を確保するためのものであるなどと主張するけれども，本件発明１①の「基台」に設けられた「貫通孔」は，前記のとおり，金属製管体及びオーガスクリュを基台直下の地中に圧入する際に基台を通り抜けるためのものであって，金属製管体を装着するための空間ではない。
また，控訴人らは，本件発明１①による小規模化は，スペースに関する点は副次的であり，工事規模が小さいことを第一の特徴とするなどと主張するけれども，スペースの問題は工事規模と密接な関係があるし，発明の技術的特徴の判断に当たっては特許請求の範囲の記載及び当該発明の作用効果を基本とすべきところ，これによれば，本件発明１①の構成と被告装置の構成とは，装置設置スペースに関し大きな差異があることは明らかである。
さらに，控訴人らは，被告装置においては，本件発明１①の基台，油圧ジャッキ及びスライダをフォークリフトが有する機能によって代替するものである旨主張するけれども，本件発明１①の技術的特徴部分は，雨水浸透管を敷設する場所に基台，油圧ジャッキ及びスライダを上下方向に立設・支持し，スライダの下降により金属製管体及びオーガスクリュを地中に圧入することにあるから，これらはいずれも重要な構成要素であって，フォークリフトの機能により代替できるものではない。(ｵ)以上より，控訴人らの主張は失当である。
イ被告方法について（争点１－２）
（控訴人らの主張）
(ｱ)被告方法の構成は，以下のとおりである。
１ｈ前記の雨水浸透坑掘削装置（被告装置）を使用する雨水浸透管敷
設工法であって，
１ｉあらかじめ金属製管体及びオーガスクリュを油圧ジャッキのスト
ローク数回分に合わせた長さに構成し，
１ｊ雨水浸透管を埋設すべき街渠ますの上部開口部周辺に前記フォー
クリフトを設置し，
１ｋ上記金属製管体を前記保持手段（爪部分）で保持するとともに，
該金属製管体の内部にオーガスクリュを配置し，
１ｌ上記金属製管体の上端に前記モータを設置するとともに，該モー
タの駆動軸を上記オーガスクリュの回転軸に接続し，
１ｍ上記オーガスクリュを回転させつつ，上記爪部分を昇降させるスライダを下降させることにより金属製管体及びオーガスクリュを同時に下降させて，街渠ますの底部を貫通させ，かつ，該金属製管体
及びオーガスクリュを地中に圧入し，
１ｎ所定の下降終了時に，前記保持手段による金属製管体の保持を解除し，かつ，上記モータをオーガスクリュから取り外した上で，１ｏ既に圧入された金属製管体及びオーガスクリュの上端に，同種の金属製管体及びオーガスクリュを継ぎ足し，保持手段による金属製管体の保持並びにモータの該金属製管体の上端への設置及びオーガスクリュとの接続の後，再び金属製管体及びオーガスクリュを圧入
し，
１ｐ上記操作を繰り返し，予定する深さまで金属製管体及びオーガス
クリュを圧入した後，オーガスクリュを撤去し，
１ｑ残余の金属製管体の内部に雨水浸透管を挿入し，この雨水浸透管の内部に交換可能な内部フィルタを充填した後，金属製管体を撤去
してなる
１ｒことを特徴とする雨水浸透管敷設工法。
(ｲ)被告方法の作用効果
被告方法においては，フォークリフトの爪部分の昇降ストローク長と同じ長さの金属製管体及びオーガスクリュを継ぎ足しながら，所望深さに至るまで雨水浸透坑を掘削でき，同時に，金属製管体によって雨水浸透管の埋設領域が確保されることとなり，小規模かつ簡易な工法を提供することができる。
(ｳ)本件発明１⑦と被告方法との対比
被告方法において使用する装置である被告装置が，前記のとおり，本件発明１①の技術的範囲に属することを前提とすれば，被告方法は，本件発明１⑦の構成要件全てを充足することとなる。また，被告方法の作用効果は，本件発明１⑦のそれと同一である。
したがって，被告方法は，本件発明１⑦の技術的範囲に属する。
（被控訴人の主張）
前記のとおり，被告装置は本件発明１①の技術的範囲に属しない以上，被告方法は，本件発明１⑦の技術的範囲に属しない。
(2)本件発明２の技術的範囲への属否（争点２）
（控訴人らの主張）
ア仮に，被告装置及び被告方法が本件発明１①及び⑦の技術的範囲に属しないとしても，以下のとおり，被告装置は，本件発明２の技術的範囲に属する。
イ本件発明２との関係における被告装置の構成は，以下のとおりである。２ａ雨水浸透管を挿通できる程度の内径を有する円管体と，この円管体の内部で回転可能なオーガスクリュとを同時に圧入して，上記雨水浸透管を敷設するための雨水浸透坑を設ける掘削装置であって，２ｂ油圧発生装置を搭載する走行体（フォークリフト）と，２ｃこの走行体の前方に設けられた爪部材昇降スライド用支持部と，２ｄこの爪部材昇降スライド用支持部に支持される爪部材昇降スライ
ド用の基部と，
２ｅこの爪部材昇降スライド用の基部に内蔵された第一の進退駆動部
材と，
２ｆこの第一の進退駆動部材の一端に支持されて進退可能に設けられ，上記爪部材昇降スライド用の基部に係合されて上記進退方向が規制さ
れる爪部材昇降フレーム構造体と，
２ｇこの爪部材昇降フレーム構造体に内蔵された第二の進退駆動部材
と，
２ｈこの第二の進退駆動部材による進退方向の駆動力が伝達されて進退可能に設けられ，上記爪部材昇降フレーム構造体に係合されて上記
進退方向が規制される爪部材用スライダと，
２ｉこのスライダの表面に突設された爪部材と，
２ｊこの爪部材に保持されて上記オーガスクリュを回転させる回転駆
動体と，
２ｋこの回転駆動体の駆動軸周辺に配置され，上記円管体を保持する


円管体保持部とを備えた
２ｌことを特徴とする雨水浸透坑掘削装置。
ウ本件発明２との関係における被告装置の作用効果被告装置においては，雨水浸透管を埋設すべき街渠ますの周辺において，フォークリフトを使用して，施工現場に雨水浸透坑を掘削することができ，小規模な工事により十分な深さの雨水浸透坑を設けることができる。また，フォークリフトにフレーム構造体，スライダ及び回転駆動体が一体に取り付けられているので，施工現場における組立，設置作業が容易となる。特に，スライダの下降によってオーガスクリュ及び円管体を圧入する構成であるから，駆動力としても小型の駆動装置によることができ，フォークリフトに搭載されたものを利用することができる。
エ本件発明２と被告装置との対比
本件発明２と被告装置では，本件発明２がクローラ型の走行体を使用する（構成要件２Ｂ）のに対し，被告装置はフォークリフトを使用する（構成２ｂ）点において異なる。しかし，本件発明２においては，雨水浸透坑掘削装置が使用される現場で使用される一般的な走行体のことをクローラ型の走行体と称したものにすぎず，本件発明２と被告装置の違いは，単に異なる走行体を選択したことによるものであって，本件発明２の本質的部分における相違ではない。
被告装置は，この点を除く本件発明２の構成要件を全て充足し，作用効果も本件発明２と同様である。なお，被告装置のフォークリフトの爪部分（爪用のブラケット）の昇降は，２つのシリンダが一体となって行う構成となっているが，２つのシリンダが二段階分の昇降移動を駆動するという点においては本件発明２と同様の作用効果を発揮させるものとなっており，２つのシリンダが一体になっているかどうかという差異は設計上の微差にすぎない。
したがって，被告装置は，本件発明２の技術的範囲に属する。
（被控訴人の主張）
ア本件発明２の特許請求の範囲においては，例えば「油圧発生装置を搭載する走行体」などとはせず，敢えて「油圧発生装置を搭載するクローラ型の走行体」（構成要件２Ｂ）と限定されているところ，これは，柔軟地盤でも走行できるようにし，また，前側に支持アームで保持する重量物であるフレーム構造体を備えているために安定した走行を確保する必要があるなどの目的によるものである。さらに，本件明細書２の記載を見ても，クローラ型の走行体しか想定されておらず（【００２０】），クローラ型の走行体以外の走行体でもよい旨の記載や示唆はない。イ本件発明２においては，「スライド基部に内蔵された第一のシリンダ部材」（構成要件２Ｅ）と「フレーム構造体に内蔵された第二のシリンダ」（同２Ｇ）という２つのシリンダの存在が必須の構成要件となっているところ，本件明細書２の記載（【００２５】，【００３２】）によれば，これら２つのシリンダは，それぞれ別個にフレーム構造体又はスライダベースを昇降させる構造となっている。
これに対し，被告装置においては，フォークリフトの前面側に立設したマストをガイドとして左右一対のリフトシリンダのピストンの伸縮によって爪の高さ位置を上下させる構造になっており，また，リフトチェーンと爪を連結することによってピストンの上下動を補助し，爪を円滑に昇降させることができるようになっていることから，２つのシリンダが存在するものの，それらは一体として動作し，爪を上下させる構造となっている。
ウしたがって，被告装置は，本件発明２の技術的範囲に属しない。(3)本件発明３の技術的範囲への属否（争点３）
（控訴人らの主張）
ア仮に，被告装置が本件発明１①及び２いずれの技術的範囲にも属しないとしても，以下のとおり，被告装置は，本件発明３の技術的範囲に属する。
イ本件発明３との関係における被告装置の構成は，以下のとおりである。３ａ雨水浸透管を挿通できる程度の内径を有する円管体と，この円管体の内部で回転駆動されるオーガスクリュとを同時に圧入して，上記雨水浸透管を敷設するための雨水浸透坑を設ける雨水浸透坑掘削装置
であって，
３ｂ所定の連結装置によって，フォークリフトの爪部分に設けられた回転駆動体に上記円管体及びオーガスクリュが装着された３ｃことを特徴とする雨水浸透坑掘削装置であり，
上記連結装置は，
３ｄフォークリフトの爪部分に設けられた回転駆動体に，オーガスクリュ及びこれを包囲する円管体を装着するための連結装置であって，３ｅ上記回転駆動体によって回転駆動される駆動軸とオーガスクリュとの中間に介在され，該駆動軸とオーガスクリュとを着脱可能に支持
する駆動連結部材と，
３ｆ上記回転駆動体の周辺に装着されるホルダ部と，３ｇこのホルダ部に支持され，かつ側面部に排土孔を有する排土用ス
ペーサと，
３ｈこの排土用スペーサに連結され，かつ上記円管体の一端を着脱可
能に支持する円管体アダプタとを備えた
３ｉことを特徴とする連結装置。
ウ本件発明３との関係における被告装置の作用効果被告装置においては，フォークリフトを利用することにより，雨水浸透坑を設けるべき位置から離れた場所において，フォークリフトを駐車し，その場所で爪部分を操作することによって雨水浸透坑を掘削できる。小規模な工事により十分な深さの雨水浸透坑を設けることができる。
エ本件発明３と被告装置との対比
本件発明３と被告装置とは，本件発明３が穴掘建柱車のブームを利用するものである（構成要件３Ｂ，同３Ｄ）のに対し，被告装置はフォークリフトの爪部分を利用する（構成３ｂ，同３ｄ）点において異なる。この点に関し，本件発明３では，ブロック塀等を超えて高い位置から円管体とオーガスクリュを支持し得るという特殊な作用効果を有するのに対し，これをフォークリフトで代用する場合には，高さに制限がある。しかし，フォークリフトの爪部分は，爪部分の昇降による第一の高さ調整と，当該爪部分をスライド支持するスライダ部分を昇降させる第二の高さ調整との二段階に高さを調整し得る。このため，被告装置は，ブロック塀ほどの高さを越えて円管体及びオーガスクリュを支持することはできないとしても，多少の高さの障害物を越えた高さにおいて円管体及びオーガスクリュを支持することはできる構成となっており，その高さに差こそあれ，本件発明３と同様の作用効果を有する。このように，高さについて有効な本件発明３の穴掘建柱車（構成要件３Ｂ，同３Ｄ）に代えてフォークリフト（構成３ｂ，同３ｄ）を使用することは，異なるタイプの車両を選択したことによるものであって，本件発明３の構成を表面的に回避するためのものである。また，被告装置は，この点を除く本件発明３の構成要件を全て充足し，作用効果も本件発明３とほぼ同様である。
したがって，被告装置は，本件発明３の技術的範囲に属する。
（被控訴人の主張）


本件明細書３の記載（【０００７】，【０００８】，【００２２】）によれば，本件発明３においては，高く，かつ，前方の離れた位置まで届く穴掘建柱車のブームを利用すること（構成要件３Ｂ，同３Ｄ）が必須の構成要件となっている。
他方，被告装置は，住宅用ブロック塀等の障害を越えることはできず，そもそも障害を越えるためのものでもないし，少し離れた位置において装置を操作できるものでもない。
このように，穴掘建柱車に代えてフォークリフトを使用しても本件発明３の効果は得られないことから，被告装置は，本件発明３の技術的範囲に属しない。
第３当裁判所の判断
当裁判所も，本件においては本件特許権１～３の文言侵害も均等侵害も成立しないから，控訴人らの請求は理由がなく，いずれも棄却すべきものであると判断する。その理由は以下のとおりである。
１争点１－１（被告装置につき，文言侵害ないし均等侵害の成否）について
(1)文言侵害の成否
ア本件発明１①の「上記金属製管体が挿通できる貫通孔を有する基台と，」（構成要件１Ｂ）の「貫通孔」とは，「貫通」の辞書的意義が「中を貫いて反対側に抜けること」であるから，金属製管体が挿通できる大きさであって，「基台」の中を貫く「孔」であると解される。このような理解は，本件明細書１の「基台１は，少なくとも鋼管ＳＰが挿通できる程度の貫通孔１１を中央に有した板状の金属部材であり，」（【００２９】）との記載及び図２と整合する。
これに対し，被告装置のフォークリフトの車体にこの意味の「貫通孔」が設けられていないことは明らかである（この点自体は，控訴人らも認めているものとその主張からは理解される。）。
そうすると，被告装置のフォークリフトの車体は，本件発明１①の構成要件１Ｂの「貫通孔」を有する「基台」に相当するものではない。したがって，被告装置は，本件発明１①の構成要件１Ｂを充足しない。イまた，控訴人らは，被告装置のリフトシリンダは本件発明１①の「油圧ジャッキ」（構成要件１Ｃ）に相当する旨主張する。
しかし，本件発明１①の「油圧ジャッキ」は「基台に立設された」ものであるところ，上記のとおり，被告装置のフォークリフトの車体は本件発明１①の「基台」に相当するものではないから，被告装置のリフトシリンダをもって「基台に立設された」ものということはできない。したがって，被告装置は，本件発明１①の構成要件１Ｃを充足しない。ウ以上より，その余の構成要件の充足の有無を論ずるまでもなく，被告装置につき本件発明１①の文言侵害は成立しない。この点に関する控訴人らの主張は採用し得ない。
(2)均等侵害の成否
ア控訴人らは，本件発明１①の「貫通孔」（構成要件１Ｂ）とは金属製管体をスライダに装着し得るようにするための構成であるところ，本件発明１①の構成上の要素は「基台」であって「貫通孔」ではないし，「貫通孔」を被告装置の構成１ｂに置き換えても，本件発明１①と同一の作用効果を奏するなどとして，被告装置につき本件発明１①の均等侵害が成立する旨主張する。
イところで，本件発明１①の「基台」は「金属製管体が挿通できる貫通孔」を有することから，「金属製管体」や「オーガスクリュ」を圧入する際，当該「基台」等は，雨水浸透管を敷設すべき場所（街渠ます等）の周囲を囲むようにして配置される。これによって，雨水浸透管を埋設すべき街渠ますの周辺に基台を設置する程度のスペースを利用して雨水浸透坑を掘削することができ，小規模な工事により十分な深さの雨水浸透坑を設けることが可能   となり   （前記   第２の   ３(1)，   本件明   細書１   【００   ２４】），「小規模な工事によって浸透性を有する地盤に浸透管を到達させることのできる浸透坑掘削装置を提供する」（本件明細書１【０００６】）という課題を解決することができるのである。すなわち，本件発明１①は，雨水浸透管を敷設すべき場所を囲むように基台等を設置し，貫通孔を通して金属製管体及びオーガスクリュを基台等の直下の地中に圧入する構造自体に特徴があると理解される。
そうすると，本件発明１①において，少なくとも「金属製管体が挿通できる貫通孔を有する基台」は発明の本質的部分と見るべきであって，この点で相違する被告装置につき均等侵害が成立する余地はない。さらに，被告装置におけるフォークリフトの車体は，その構成上雨水浸透管を敷設すべき場所の側方に配置されることから，そのためのスペースを要することとなる。このため，本件発明１①の「基台」を被告装置のフォークリフトの車体に置き換えても，被告装置が本件発明１①と同一の作用効果を奏するとは認められない（なお，本件発明１①と被告装置とは，金属製管体等の支持形態に係る構成の相違から，その支持の安定性という点でも作用効果を異にするということもできる。）。ウしたがって，被告装置につき本件発明１①の均等侵害は成立しない。エこれに対し，控訴人らは，本件発明１①は，複数の金属製管体及びオーガスクリュを継ぎ足しながら深い位置まで到達する浸透坑を掘削し得る構成としたことにより，工事規模が全体として小規模化されるのであって，スペースの点は副次的なものにすぎないとか，本件発明１①においても油圧ジャッキを駆動する油圧発生装置のスペースは必須であるにもかかわらず，本件発明１①においてはこれを除いた構成の装置をもって装置の規模を判断したのに対し，被告装置については，油圧装置が搭載されたフォークリフトをもって装置の規模を判断するのは誤りであるなどと主張する。
しかし，複数の金属製管体及びオーガスクリュを継ぎ足す構成は，本件発明１①の内容をなすものではないから，この点に係る控訴人らの主張は特許請求の範囲の記載に基づくものとはいえない。また，上記イのとおり，雨水浸透管を埋設すべき街渠ますの周辺に基台を設置する程度のスペースを利用して雨水浸透坑を掘削し得ることは，工事の小規模化（省スペース化）をもたらすものであるから，基台を設置するスペースに関する点は正に本件発明１①の効果であって，副次的な効果にとどまるものではないというべきである。さらに，本件発明１①は，油圧発生装置の配置や大きさはおろか装置自体について特定しておらず，かつ，本件発明１①の前記効果は「基台」を設置するスペースについてのものであり，油圧発生装置を設置するスペースに関するものではないことに鑑みると，均等侵害の成否を論ずるに当たり比較すべきは，本件発明１①の「基台」を設置するためのスペースと，これに相当すると控訴人らが主張する被告装置のフォークリフトの車体を設置するためのスペースである。
その他控訴人らがるる指摘する点を含め，この点に関する控訴人らの主張は採用し得ない。


令和元年６月２６日判決言渡
平成３０年（行ケ）第１００４４号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成３１年４月１５日
判           決
原        告      アレクシオンファーマシューテ
ィカルズ，インコーポレイテッド
同訴訟代理人弁護士      山    本      健      策
福      永              聡
井      高    将    斗
同訴訟代理人弁理士     長谷    部      真      久
石      川    大    輔
向      野    颯    馬
被              告      中外製   薬株式   会社同訴訟代理人弁護士        末    吉              剛
星      埜    正    和
同訴訟代理人弁理士     寺    地      拓      己
一      宮    維    幸
小      寺    秀    紀
小      林    智    彦
伊      藤              圭
清      水    初    志
春      名    雅    夫
刑      部              俊
主        文
１特許庁が無効２０１６－８００１３７号事件について平成２９年１１月２２日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
主文同旨
第２事案の概要（後掲証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実）
１特許庁における手続の経緯等
(1)被告は，名称を「複数分子の抗原に繰り返し結合する抗原結合分子」とする発明に係る特許権（特許第５５０３６９８号。平成２１年４月１０日（優先権主張平成２０年４月１１日，平成２０年９月２６日，平成２１年３月１９日）を出願日とする特願２０１０－５０７２７３号の一部を平成２３年８月４日に新たな特許出願とした特願２０１１－１７１２２５号の一部を平成２３年１２月８日に新たな特許出願とした特願２０１１－２６８４９７号の一部を平成２４年７月１９日に新たな特許出願とした（以下，同出願日を「本件出願日」という。）もの。設定登録日平成２６年３月２０日。請求項の数６。以下，「本件特許権」といい，同特許権に係る特許を「本件特許」という。）の特許権者である（甲１６）。
(2)原告は，平成２８年１２月１９日，本件特許につき特許庁に無効審判請求をし，特許庁は上記請求を無効２０１６－８００１３７号事件として審理した。被告は，平成２９年３月２４日付けで訂正請求をした（以下「本件訂正」という。）。
(3)特許庁は，平成２９年１１月２２日，「特許第５５０３６９８号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり，訂正後の請求項〔１－６〕について訂正することを認める。本件審判の請求は成り立たない。」旨の審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同月３０日，原告に送達された。出訴期間として９０日が附加された。(4)原告は，平成３０年３月２９日，本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
２特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項１～６の記載は，次のとおりである。以下，本件訂正後の各請求項に係る発明を請求項の番号に従い「本件発明１」，「本件発明２」などといい，「本件発明」と総称する。本件特許の明細書（甲１７）を，図面を含めて「本件明細書」という。【請求項１】少なくとも可変領域の少なくとも１つのアミノ酸がヒスチジンで置換され又は少なくとも可変領域に少なくとも１つのヒスチジンが挿入されていることを特徴とする，抗原に対するpH5.8でのKDとpH7.4でのKDの比であるKD(pH5.8)/KD(pH7.4)の値が２以上，１００００以下の抗体であって，細胞外で結合した抗原をエンドソーム内で解離する抗体を含む医薬組成物。【請求項２】前記抗体の抗原に対するpH5.8でのKDとpH7.4でのKDの比であるKD(pH5.8)/KD(pH7.4)の値が１０以上である請求項１に記載の医薬組成物。【請求項３】前記抗体の抗原に対するpH5.8でのKDとpH7.4でのKDの比であるKD(pH5.8)/KD(pH7.4)の値が４０以上である請求項１に記載の医薬組成物。【請求項４】前記抗体がアンタゴニスト活性を有することを特徴とする請求項１～３いずれかに記載の医薬組成物。
【請求項５】前記抗体が膜抗原又は可溶型抗原に結合することを特徴とする請求項１～４いずれかに記載の医薬組成物。
【請求項６】前記抗体が，IL-1，IL-2，IL-3，IL-4，IL-5，IL-6，IL-7，IL-8，IL-9，IL-10，IL-11，IL-12，IL-15，IL-31，IL-23，IL-2受容体，IL-6受容体，OSM受容体，gp130，IL-5受容体，CD40，CD4，Fas，オステオポンチン，CRTH2，CD26，PDGF-D，CD20，単球走化活性因子，CD23，TNF-α，HMGB-1，α4インテグリン，ICAM-1，CCR2，CD11a，CD3，IFNγ，BLyS，HLA-DR，TGF-β，CD52，IL-31受容体からなる群より選択される抗原に結合する抗体であることを特徴とする請求項１～５いずれかに記載の医薬組成物。
３本件審決の理由の要旨


原告は，①本件発明１～６についての実施可能要件及びサポート要件違反（無効理由１），②本件発明１～５についての以下の甲６に対応する出願（特願２００９－５３１８５１号。以下「先願１」という。翻訳は甲７文献による。）に基づく拡大先願違反（無効理由２），③本件発明１，２，４～６についての以下の甲８～１０文献及び技術常識に基づく進歩性欠如（無効理由３），④本件発明１～６についての明確性要件違反（無効理由４）を主張した。本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりであり，要するに，①無効理由１に関し，本件発明１～６は実施可能要件及びサポート要件に適合する，②無効理由２に関し，本件発明１～５は先願１の明細書等に記載された発明と同一であるとはいえず拡大先願違反は認められない，③無効理由３に関し，本件発明１，２，４～６について，以下の甲８～１０文献及び技術常識に基づいて容易に発明することができたとはいえず，進歩性を欠くとはいえない，④無効理由４に関し，本件発明１～６は明確性要件に適合するというものである。
甲６：国際公開第２００８／０４３８２２号
甲７：特表２０１０－５０５４３６号公報
甲８：Ito   etal.,FEBS   Lett.,1992,309(1),   p.85-88甲９：米国特許出願公開第２００６／０１４１４５６号明細書甲１０：Junghans   etal.,Proc.   Natl.Acad.Sci.   USA(1996)Vol.
93,p5512-5516
４取消事由
取消事由１：無効理由４（明確性要件違反）についての判断の誤り取消事由２：無効理由１（実施可能要件違反及びサポート要件違反）につい
ての判断の誤り
取消事由３：無効理由３（進歩性欠如）についての判断の誤り取消事由４：無効理由２（拡大先願）についての判断の誤り
第３原告主張の取消事由
１取消事由１（無効理由４（明確性要件違反）についての判断の誤り）について(1)「少なくとも可変領域の１つのアミノ酸がヒスチジンで置換され又は少なくとも可変領域に１つのヒスチジンが挿入されていることを特徴とする」に
ついて
ア本件発明１の「少なくとも可変領域の１つのアミノ酸がヒスチジンで置換され又は少なくとも可変領域に１つのヒスチジンが挿入されていること」という記載は，単に状態を示すことにより構造又は特性を特定しているに過ぎないものである。そして，本件発明１の特許請求の範囲の記載からは，ヒスチジン置換前のアミノ酸配列も置換後のアミノ酸配列も把握することができないため，物である抗体の構造，すなわちアミノ酸配列が特定されることはない。このように，ヒスチジンを「置換」又は「挿入」する対象である基準となる抗体が特定されていないため，第三者は，どの抗体を基準にして，どの残基が置換又は挿入された抗体が本件発明１の技術的範囲に含まれるかを特許請求の範囲の記載から判断することができず，不測の不利益を被ることになる。
イ本件審決は，「本件発明１に係る抗体に該当するか否かを判断するための手段として抗体の改変履歴が存在する以上，抗体の改変に携わっておらず，その改変履歴を直接把握していない第三者も，その抗体の改変履歴を調べることにより，当該抗体が本件発明１に係る抗体に該当するか否かを判断できる」としたが，抗体の改変履歴は，特許請求の範囲の記載にも，本件明細書にも開示されておらず，本件出願日の技術常識でもない。また，仮に，医薬組成物である抗体の改変履歴を把握することで比較対象の基準となる抗体を特定することができるとしても，医薬組成物に含まれる抗体について出発材料から目的の抗体に至る全ての改変履歴が開示されているわけではないから，第三者は必ずしも改変履歴を知ることができない。
(2)「細胞外で結合した抗原をエンドソーム内で解離する」についてア本件発明１における「細胞外で結合した抗原をエンドソーム内で解離する」は，細胞外で結合した抗原を，どの程度の頻度で細胞内で解離する場合にこの要件を充足するのかが不明確である。
イ本件審決は，「細胞外で結合した抗原をエンドソーム内で解離する抗体」を，「可変領域へのヒスチジン変異の導入により，所定のｐＨ依存的結合特性（抗原に対するｐＨ５．８でのＫＤとｐＨ７．４でのＫＤの比であるKD(pH5.8)/KD(pH7.4)の値が２以上，１００００以下に該当するｐＨ依存的結合特性のことをいう。以下においても同様。）を獲得することを通じて所定の抗原結合・解離特性を獲得するに至った抗体」であると解釈している。これは，医薬組成物という物の発明について「可変領域へのヒスチジン変異の導入」という製造方法を経ることが条件となっていると解するものであるから，本件発明１をいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム（以下「ＰＢＰクレーム」という。）として理解するものである。しかし，ＰＢＰクレームが明確性要件に適合するというために不可能性及び非実際性の要件を必要とするのが判例（最高裁平成２４年（受）第１２０４号平成２７年６月５日第二小法廷判決・民集６９巻４号７００頁）であるところ，本件発明１の抗体は，アミノ酸配列によってその構造を特定することが可能であって，このように特定することがおよそ実際的でないという事情もないから，不可能性及び非実際性の要件を満たさない。このように，本件発明１は，明確性要件に適合するものとはいえない。ウまた，本件審決の上記説示に基づくと，同一の出発材料から数回に分けて可変領域にヒスチジン置換又は挿入とヒスチジン以外の置換又は挿入を導入して作製されるような，同一の出発材料から複数の方法により作製され得る抗体は，作製方法によって当該抗体が特許請求の範囲に含まれるかが決定されることになる。そうすると，本件審決は，本件発明１をＰＢＰクレームと解釈した上で，ＰＢＰクレームの技術的範囲については製法限定説を採用しているものと解されるが，このような判断はＰＢＰクレームの技術的範囲について物同一性説をとっている最高裁判例に反し，違法である。
エ被告の主張について


被告は，アミノ酸配列が特定された抗体の製造は，既に得られている当該抗体の遺伝子を宿主細胞に導入するなどして行われるものであり，当該既に得られている抗体の遺伝子を用いて抗体を再生産するために可変領域へのヒスチジン変異という製造方法を経ることはないと主張する。しかし，本件発明１の抗体を再生産するためには，被告が「既に得られている」とする抗体の遺伝子を得ることが必要であり，当該抗体の遺伝子を得るためには可変領域へのヒスチジン変異という製造方法を経る必要があることは明らかである。
２取消事由２（無効理由１（実施可能要件違反及びサポート要件違反）についての判断の誤り）について
(1)本件発明１における実施可能要件
本件発明１は，ヒスチジンの置換又は挿入をする場所と数の組み合わせによって，不特定多数の医薬に用いることができる抗体を特許発明の範囲に含む。そうすると，実施可能要件を充足するためには，本件発明１に含まれる物の全体について実施できる程度に本件明細書の記載がされていなければならず，特許請求の範囲に属する技術の全体を実施することに，当業者に期待し得る程度を越える過度の試行錯誤や創意工夫を強いる事情のある場合には，実施可能要件を充足しないというべきである。
(2)本件明細書に記載された実施例について
ア実施例２
本件明細書の実施例２にはホモロジーモデリングにより立体構造モデルを作成し，ｐＨ依存的結合特性を備えた抗体を得るための変異箇所を選定する方法が記載されている。
しかし，本件明細書には，どのようにしてヒスチジン置換又は挿入の場所及び数を決定したのかが一切記載されておらず，本件明細書の記載のみでは，ヒスチジン置換又は挿入をする場所及び数を特定することができず，立体構造モデリングによる変異体の作製を再現することが出来ない。また，目的の抗体について立体構造モデルを構築するためには，目的の抗体と構造が類似する（高いホモロジーを有する）ことが既に解明されているテンプレートとなる抗体の立体構造情報が必要となるが，立体構造情報が解明された抗体は一部であるため，ホモロジーが高い抗体の立体構造情報は把握できない場合が多い。また，抗体の抗原結合部位はループ構造を有しているため，正確な立体構造モデルを作成することは極めて困難である。
そのため，当業者は，実施例２に記載された立体構造モデリングの方法により，本件明細書に開示されたＨ５３／ＰＦ１Ｌ抗体以外の抗体に対して本件発明１を実施することを実現できない（甲１４のＡｂｓｔｒａｃｔ参照）。
仮に抗体の立体構造モデルを作成できたとしても，このような立体構造モデルは抗原と相互作用しているアミノ酸残基を推定することができないし，仮に抗原と相互作用しているアミノ酸残基を推定できたとしても，所定のｐＨ依存的結合特性を備えるためにヒスチジン置換又は挿入をする場所及び数を決定することはできない。
したがって，当業者が，本件明細書の記載に基づき，立体構造モデリングによって本件発明を実施することは不可能である。
イ実施例３について
(ｱ)本件明細書の実施例３では，ヒスチジンスキャニングにより，①    結合能に大きく影響のないヒスチジン置換箇所を同定するためのライブラリーを構築してスクリーニングを行い，②その結果に基づきＣＤＲ配列のヒスチジン改変ライブラリーを構築して，ｐＨ依存的な結合を示す抗体をスクリーニングする，という二段階のスクリーニングを経てｐＨ依存的結合特性を備えた抗体を作製している。
これによれば，実施例３では，膨大な数のクローンを含むライブラリーの構築と，そのライブラリーから所望の機能を有するクローンのスクリーニングという期待される以上の過度の試行錯誤と複雑高度な実験が必要である。
(ｲ)本件明細書の実施例３の二段階のスクリーニングの結果，クローンＣＬ５が得られている。
クローンＣＬ５は，ＰＦ１Ｈ／ＰＦ１Ｌに次のヒスチジン変異を導入したクローンである。
・重鎖（ＣＬＨ５配列番号５）Ｈ３１，Ｈ５０，Ｈ６２，Ｈ９５，
Ｈ１００ｂ，Ｈ１０２
・軽鎖（ＣＬＬ５配列番号８）Ｌ３２，Ｌ５３，Ｌ５６，Ｌ９２上記ヒスチジン変異は，ＰＦ１Ｈ／ＰＦ１Ｌに導入された場合には，所望のｐＨ依存的結合特性をもたらすが，ＰＦ１Ｈ／ＰＦ１Ｌの元となった野生型クローンＰＭ１に導入しても，所望のｐＨ依存的結合特性をもたらさない。
①野生型ＰＭ１，②    実施例３においてヒスチジン変異を導入する元となったＰＦ１Ｈ／ＰＦ１Ｌ，③実施例３においてヒスチジン変異を導入することによって所望のｐＨ依存的結合特性を獲得したクローンＣＬ５，④クローンＣＬ５の作成に用いられたヒスチジン変異のみを野生型ＰＭ１に導入したクローンＨＴＭ８６５の関係は次のとおりである（括弧内の数字は，各抗体のＫＤ比（KD(pH5.5)/KD(pH7.4)）を示す。）クローンＣＬ５を作製した元の配列ＰＦ１Ｈ／ＰＦ１Ｌは，野生型ＰＭ１の重鎖及び軽鎖のそれぞれにヒスチジン変異ではない１６の変異及び１１の変異を導入したクローンである。ＰＦ１Ｈ／ＰＦ１Ｌにヒスチジン変異を導入した場合には，ＫＤ比＝３２．７５の変異体が得られた
出発材料
ＰＭ１（０．９７）
ヒスチジン変異
１（０．９７）
ＰＦ１Ｈ／ＰＦ１Ｌ
（０．３４）
ヒスチジン変異
以外の変異
ヒスチジン変異
ヒスチジン変異
ＨＴＭ８６５
（１．４１）
ヒスチジン変異
目的抗体
ＣＬ５（３２．７５）
が，野生型ＰＭ１に同じヒスチジン変異を導入して得られた変異体のＫＤ比は１．４１であった（甲３４）。これは，変異体のｐＨ依存的結合特性は，ヒスチジン変異を導入したことのみによって獲得されるものではなく，ヒスチジン変異以外の変異の有無に依存することを示すものであることを示している。


したがって，①本件明細書に記載されるヒスチジン変異は，特定の抗体にのみ有効であり，異なる抗体に導入しても同様の効果は得られないこと，②ヒスチジン変異による影響は，変異を導入する元の配列により異なること，③ヒスチジン変異の結果，所定のｐＨ依存的結合特性が獲得されるか否かは，変異を導入する配列によって異なることがいえる。
このように，実施例３に記載された二段階のスクリーニング法は，特定の出発材料にのみ適用可能であるに過ぎず，それ以外の出発材料には適用することができない。
ウこのように，本件明細書に記載された方法は特定の出発材料にのみ適用可能である。
(3)実施可能要件及びサポート要件適合性の検討ア目的の抗原に対する結合活性を十分に維持しつつ，所望の機能を持たせた抗体を具体的に作製すること，すなわち，ヒスチジンの置換又は挿入をする「場所」及び「数」を特定することには種々の試行錯誤が必要であり，かつ，個々の抗体ごとに創意工夫が必要である。
したがって，所望する効果を持った抗体を作製するためには，抗体の可変領域へのヒスチジン置換又は挿入による所定のｐＨ依存的結合特性の獲得と，それによる所定の抗原結合・解離特性の獲得といったメカニズムを理解するのみでは不十分であり，個々の抗体に応じた，過度の試行錯誤及び創意工夫を要することが技術常識であるといえる。
そして，網羅的にヒスチジン置換を含む抗体を作製する場合，およそ１．２×１０１９通りの異なる抗体を作製し，その各々について試験して，一定のｐＨ依存的結合特性を有するか否かを調べる必要があるから，膨大な数の試行錯誤及び複雑高度な実験が必要である。
イ本件発明の抗体は，基準となる抗体並びにヒスチジンの置換又は挿入を行う具体的位置及び数のいずれもが特定されていない。本件明細書の実施例３においてパンニングを用いたスクリーニング法は記載されているが，その方法では本件明細書において所望の機能が実証された抗体を取得することはできない。
特許制度は，発明を公開した者に独占的な権利である特許権を付与することによって，特許権者の発明を保護し，一方で第三者には特許に係る発明の内容を把握させることにより，その発明の利用を図ることを通じて，発明を奨励し，もって産業の発達に寄与することを目的とするものであるところ（特許法１条参照），目的物質を網羅的に取得する事ができないスクリーニング方法のみの開示に対して，目的物質全般にわたる独占権を付与することは上記目的に反する。被告は審判段階において，本件発明の抗体を実施例３記載のスクリーニング法によって取得できる旨主張しており，この主張は，本件発明が「リーチ・スルー」クレーム（現在開示された発明に基づいた，将来なされるであろう発明に対するクレーム）に該当することを自認するに等しい。
「リーチ・スルー」クレームについての，欧州特許庁，日本国特許庁及び米国特許商標庁による比較研究についての比較研究報告書（バイオテクノロジー関連特許の審査運用に関する比較研究報告書，テーマ：「リーチ・スルー」クレームについての比較研究，２００１年１１月５～９日）においても，スクリーニング方法で同定された化合物に関するクレームについては，実際に同定された化合物以外の化合物については実施可能要件，明確性要件等を満たさないと結論付けている。この点からも，スクリーニングによって得られた変異抗体を有効成分とする医薬に係る本件発明は，実施可能要件及びサポート要件を充足しないというべきである。ウ本件発明は，ヒスチジン置換のみならずヒスチジンが挿入された抗体を含むものであるが，本件明細書にはヒスチジン挿入についても何ら記載がないため，少なくともヒスチジンの挿入については，実施可能要件及びサポート要件を充足しないことは明らかである。
(4)被告の主張について
ア本件明細書の開示
本件明細書には，後記第４の２(1)記載の被告の主張するヒスチジンスキャニング（以下「被告主張ヒスチジンスキャニング」という。）のように可変領域のアミノ酸を１つずつ網羅的にヒスチジンに置換するようなヒスチジンスキャニングは開示されていない。
また，本件発明は，複数のヒスチジン置換や挿入を含む抗体も包含される。そして，同定されたヒスチジン置換又は挿入を組み合わせた結果は個々のヒスチジン置換又は挿入の結果から予測できないから，複数のヒスチジン置換又は挿入を含む抗体を発見するためには，同定されたヒスチジン置換又は挿入を組み合わせる実験がさらに必要になる。したがって，被告主張ヒスチジンスキャニングは，実施例３のヒスチジンスキャニングに比べて多くの時間と費用を要するものである。
本件明細書に接した当業者は，本件明細書に開示された実施例３のヒスチジンスキャニングを実施することはあっても，これに比べて多くの時間と費用を要する被告主張ヒスチジンスキャニングを実施することはない。イ複数のヒスチジン置換又は挿入がされた抗体について(ｱ)被告は，本件発明の抗体に含まれる，複数のヒスチジン置換又は挿入がされた抗体については，被告主張ヒスチジンスキャニングで特定できた単独のヒスチジン置換又は挿入箇所を組み合わせれば足りると主張するが，そのようにいうことはできない。
(ｲ)甲３８について
甲３８の記載（１６２７頁左欄下２１行～下１３行，１６２６頁左欄６行～１０行）から，単独のヒスチジン置換がｐＨ依存的結合特性に影響を与えないものの，複数のヒスチジン置換が互いに協働することではじめてｐＨ依存的結合特性に影響を与えるヒスチジン置換が多数存在することがわかる。また，甲３８の図２（Ａ）ではｐＨ依存的結合特性を獲得した抗体においてヒスチジン置換された残基が緑色で示されているが，Ａ２８Ｈが含まれるときは常にＹ２９Ｈが含まれ，Ｅ１０２Ｈが含まれるときは常にＹ１０１Ｈが含まれており，Ｙ２９Ｈと対をなさないＡ２８Ｈのみを含む抗体がｐＨ依存的結合特性を有する抗体であるとは記載されておらず，同様にＹ１０１Ｈと対をなさないＥ１０２Ｈのみを含む抗体がｐＨ依存的結合特性を有する抗体であるとは記載されていない。甲３８からは，Ａ２８Ｈのみ又はＥ１０２ＨのみではｐＨ依存的結合特性をもたらさず，ｐＨ依存的結合特性をもたらすためには隣接するヒスチジン置換（Ｙ２９Ｈ又はＹ１０１Ｈ）が必要であると考えられる。このように，複数のヒスチジン置換が互いに協働することではじめてｐＨ依存的結合特性に影響を与えるヒスチジン置換が多数存在することがわかる。


被告も無効審判の平成２９年６月１日付け口頭審理陳述要領書（甲２４）において，「いずれのヒスチジンが特性を付与するに至らしめる原因となったかの判断に際しては，単純に導入された各ヒスチジンの相加効果による場合のみならず，各ヒスチジンが協働することで初めてもたらされる効果（相乗効果等）による場合もあることが想定される」と主張しており，各ヒスチジン置換又は挿入が協働することで初めてもたらされる相乗効果の存在を認めている。
このように，単独のヒスチジン置換又は挿入では，所定のｐＨ依存的結合特性を獲得することがないものの，その他の箇所のヒスチジン置換又は挿入を併せた場合にはじめて所定のｐＨ依存的結合特性を獲得する抗体が存在することがわかる。
したがって，被告主張ヒスチジンスキャニングで特定できたヒスチジン置換又は挿入箇所を組み合わせるだけでは，本件発明に含まれる複数のヒスチジン置換又は挿入がされた抗体を全て発見することはできない。
(ｳ)甲４３について
ａ被告主張ヒスチジンスキャニングでは作製できない，複数のヒスチジン置換又は挿入がされた抗体が現に存在することは，甲４３（［０２８２］のTable.3．）からもいうことができる。(a)参照抗体において，軽鎖のＮ２８をヒスチジン置換した場合，KD(pH5.5)/KD(pH7.4)は，２．６から２．４９に低下することがわかる。そのため，被告主張ヒスチジンスキャニングでは上記Ｎ２８のヒスチジン置換箇所は見落とされることになる。
一方で，軽鎖のＮ２８に加え，重鎖のＦ１００及び軽鎖のＳ２６をヒスチジン置換した場合，KD(pH5.5)/KD(pH7.4)は参照抗体の２．６から１４．７９に上昇する。
このように，Ｎ２８Ｈは，Ｆ１００ＨやＳ２６Ｈといった他のヒスチジン置換と互いに協働することではじめてｐＨ依存的結合特性に影響を与えるヒスチジン置換である。
(b)同様に，重鎖のＥ６２，Ｎ６３，Ｄ６６及びＳ１０４並びに軽鎖のＩ２９，Ａ５１及びＡ５５も，重鎖のＦ１００及び軽鎖のＳ２６といった他のヒスチジン置換と互いに協働することではじめてｐＨ依存的結合特性に影響を与えるヒスチジン置換である。ｂ個々の置換の組み合わせを検証する必要があること被告は，ヒスチジンスキャニングによって有望であることが判明した個々の置換又は挿入を組み合わせの効果は相加的なものであるから，その組み合わせた抗体を改めて検証する必要はないと主張するが，誤りである。
参照抗体において，重鎖のＥ５９をヒスチジン置換した場合，KD(pH5.5)/KD(pH7.4)は１６．０８であるから，参照抗体の値（２．６）との差は１３．４８である。参照抗体の重鎖のＦ１００をヒスチジン置換した抗体のKD(pH5.5)/KD(pH7.4)は６．８であるから，参照抗体との差は４．２である。また，参照抗体の軽鎖のＳ２６をヒスチジン置換した抗体のKD(pH5.5)/KD(pH7.4)は４．０１」であるから，参照抗体との差は１．４１である。
複数のヒスチジン置換によるKD(pH5.5)/KD(pH7.4)の増加が各ヒスチジン置換によるKD(pH5.5)/KD(pH7.4)の増加分を相加することで算出できるのであれば，参照抗体の重鎖のＦ１００，軽鎖のＳ２６及び重鎖のＥ５９をヒスチジン置換した場合，KD(pH5.5)/KD(pH7.4)は「２１．６９」（＝２．６＋１３．４８＋４．２＋１．４１）と算出できるはずである。
しかし，重鎖のＦ１００，軽鎖のＳ２６及び重鎖のＥ５９をヒスチジン置換した抗体のKD(pH5.5)/KD(pH7.4)は２．１３であるから，KD(pH5.5)/KD(pH7.4)は，相加的に増加することはなく，むしろ低下している。
このように，単独のヒスチジン置換を組み合わせた抗体におけるKD(pH5.5)/KD(pH7.4)は，各ヒスチジン置換によるKD(pH5.5)/KD(pH7.4)の増加分を相加して算出できるものではないから，被告主張ヒスチジンスキャニングによって有望であることが判明した個々の置換の組み合わせについてKD(pH5.5)/KD(pH7.4)を改めて検証する必要がある。(ｴ)本件発明に含まれる複数のヒスチジン置換又は挿入がされた抗体を全て発見するためには，重鎖可変領域及び軽鎖可変領域の合計２２０個のヒスチジン置換の全ての組み合わせについて抗体を作製し，全ての組み合わせ抗体について所定のｐＨ依存的結合特性を備えているかを確かめる必要がある。
以上のとおり，本件発明を実施するためには，当業者に期待し得る程度を超える過度の試行錯誤や創意工夫を強いる事情が認められる。３取消事由３（無効理由３（進歩性欠如）についての判断の誤り）について
(1)引用発明の認定について
アKD(pH5.8)/KD(pH7.4)の開示について甲８文献の図３Ａ（ａ）からは，ＣＤＲ中の塩基をヒスチジン置換した変異抗体（以下「ヒスチジン置換抗体」という。）Ｌ２ＢのｐＨ７．４における結合定数の対数値（logK）は，およそ８．７と，ｐＨ５．８における結合定数の対数値（logK）は，およそ７．３と読み取ることが可能である。これらの結合定数の対数値（logK）（それぞれ８．７及び７．３）を，結合定数Ｋの実数値に引き直すと，ｐＨ７．４について約５．０×１０８（≒１０８．７），ｐＨ５．８について約２．０×１０７（≒１０７．３）となる。そして，一般的に解離定数は結合定数と逆数の関係にあるので，各ｐＨにおける解離定数は，ＫＤ(ｐＨ７．４)＝１／Ｋ(ｐＨ７．４)，ＫＤ(ｐＨ５．８)=１／Ｋ(ｐＨ５．８)になる。したがって，ヒスチジン置換抗体Ｌ２ＢのKD(pH5.8)/KD(pH7.4)は，約２５（＝５．０×１０８÷２．０×１０７）となる。


イ「細胞外で結合した抗原をエンドソーム内で解離する」について(ｱ)抗原に対する   KD(pH5.8)/KD(pH7.4)が１以上である場合には，抗体の抗原との結合能が，中性（ｐＨ７）時よりも酸性（ｐＨ５）時の方が低くなり，細胞内（エンドソーム）での結合状態が弱くなるため，そのような抗体は細胞外で結合した抗原をエンドソームで解離し，必然的に所定の抗原結合・解離特性を備えることになる。
(ｲ)ヒスチジン置換抗体Ｌ２Ｂの   KD(pH5.8)/KD(pH7.4)の値は，約２５であるため，当然に細胞外で結合した抗原をエンドソーム内で解離する抗体であるといえる。
ウ以上によれば，甲８文献には次の引用発明が記載されている（以下，「原告主張引用発明」という。）。
「ＣＤＲのアミノ酸がヒスチジンで置換されていることを特徴とする，抗原に対   するｐ   Ｈ５．   ８での   ＫＤと   ｐＨ７   ．４で   のＫＤ   の比で   あるKD(pH5.8)/KD(pH7.4)が約２５の抗体であって，細胞外で結合した抗原をエンドソーム内で解離する抗体。」
(2)原告主張引用発明と本件発明１の対比
本件発明１と原告主張引用発明は，「少なくとも可変領域の１つのアミノ酸がヒスチジンで置換されていることを特徴とし，抗原に対するｐＨ５．８でのＫＤとｐＨ７．４でのＫＤの比であるKD(pH5.8)/KD(pH7.4)が２以上，１００００以下の抗体であり，細胞外で結合した抗原をエンドソーム内で解離する抗体である」点で一致し，次の点で相違する。
[相違点]
本件発明１は抗体を医薬組成物に用いられるものであるが，原告主張引
用発明はそのような用途について記載されていない点
(3)相違点に係る構成の容易想到性
アいわゆる用途発明の進歩性について，特定の発明に係る物が有する本来の性質，機能と異なる性質，機能を利用するといっても，その性質，機能が従来の公知技術から当業者において容易に想到できるものである場合や，それらが周知事項に属するものである場合には，少なくとも，その用途に係る発明に進歩性を認めることはできない。
そうすると，一致点にかかる抗体である，KD(pH5.8)/KD(pH7.4)が２以上，１００００以下であり，細胞外で結合した抗原をエンドソーム内で解離する抗体を医薬組成物に用いた場合の機能等が，従来の公知技術から当業者において容易に想到できるものである場合や，それらが周知事項に属するものである場合には，医薬組成物に用いることについて進歩性は認められないことになる。
イ甲１０文献によれば，最初に抗原と結合した抗体が細胞内に取り込まれた後，ｐＨが低くなる細胞内（エンドソーム）で抗原と抗体（IgG）が解離すると，抗原のみが細胞内で分解される一方で，抗体（IgG）はFcRpと結合し，抗体は抗原がない状態で細胞表面に戻り，抗体はリサイクルされる，という自然現象は技術常識であった。
ウまた，甲１１の記載（９０８頁左欄１５～１７行，９０８頁右欄２０～２４行，９１０頁右欄下２行～下１行)に接した当業者は，ｐＨ依存的結合特性を有する治療用タンパク質について，最初にレセプターと結合した治療用タンパク質（リガンド）が細胞内に取り込まれた後，ｐＨが低くなる細胞内（エンドソーム）でレセプターと治療用タンパク質（リガンド）が解離すると，レセプターのみが細胞内で分解される一方で，治療用タンパク質（リガンド）はレセプターと解離した状態で細胞表面に戻るから，リガンドと同様にレセプターに結合する抗体（治療用タンパク質）もまたレセプターと解離することによってリサイクルされることを理解する。これによれば，KD(pH5.8)/KD(pH7.4)が２以上，１００００以下であり，細胞外で結合した抗原をエンドソーム内で解離する抗体を医薬組成物に用いた場合の，抗体のリサイクル性が向上し，１の抗体で，変異導入前の抗体よりも多くの回数，抗原の中和を可能とし，投与量の低減及び持続性が延長するという効果は，当業者であれば予測できるものに過ぎないというべきである。
(4)以上によれば，本件発明１は，原告主張引用発明及び技術常識に基づいて容易に発明をすることができたものであるから，進歩性を欠くものであり，この点に関する本件審決の判断は誤りである。
４取消事由４：無効理由２（拡大先願）についての判断の誤り
(1)先願発明について
ア先願である特願２００９－５３１８５１の内容は甲６（国際公開第２００８／０４３８２２号）に開示されているところ，国内公表公報である甲７文献は，その日本語訳に相当する。
甲７文献の記載（【特許請求の範囲】請求項１，２７及び４０，【０００１】，【００５５】，【００８３】，【００６９】，【０１３７】，【０２５８】，【０２７０】，【０２７９】，【０３１４】の表１，８５頁表１のケースＢ）によれば，先願１の願書に最初に添付した明細書等には，以下の発明（以下「原告主張先願発明」という。）が開示されている。「推定結合部位を操作して，ヒスチジンを含むように改変されているこ
とを特徴とする，
５．０～６．０の範囲の生理学的ｐＨで，７．２～７．４の範囲の生理学的ｐＨで抗原に結合する解離定数よりも少なくとも１０倍を超え
る解離定数（ＫＤ）で抗原に結合する抗体であって，
ｐＨの減少時に抗体とその抗原の間の相互作用が失われ，エンドソームコンパートメント中に放出される結果，抗原自体は分解されるが，
抗体は分解から救出される，
医薬組成物。」


イ本件審決は，サポート要件及び実施可能要件について，可変領域のどの部分にヒスチジン導入を行うかが不明であってもスキャニング工程やスクリーニング工程を行うことによって当業者は所望のｐＨ依存的結合特性を有する抗体を取得することができると判断している。そうすると，先願明細書等に，「ｐＨ感受性のためのヒスチジンを含むように改変されたデザイナータンパク質ライブラリーから単離」する方法などのスクリーニング工程（甲７【００６９】）が記載されているのであるから，かかるライブラリーを用いたスクリーニングの手法により，ヒスチジンを改変する場所が特定できるといえる。
さらに，本件審決は実施可能要件に関し，「抗原に対するｐＨ５．８でのＫＤとｐＨ７．４でのＫＤの比であるKD(pH5.8)/KD(pH7.4)が２以上，１００００以下の抗体」であれば，「細胞外で結合した抗原をエンドソーム内で解離する」ことになると認定している。このような認定を前提とすれば，所定のｐＨ依存的結合特性を有する抗体であれば，細胞外で結合した抗原をエンドソーム内で解離することは当然の科学的帰結ということになる。したがって，原告主張先願発明においても，ヒスチジンの改変により「５．０～６．０の範囲の生理学的ｐＨで，７．２～７．４の範囲の生理学的ｐＨで抗原に結合する解離定数よりも少なくとも１０倍を超える解離定数（ＫＤ）」を有するに至った抗体が，ｐＨの減少によって抗体とその抗原の間の相互作用が失われ，エンドソームコンパートメント中に放出される結果，「エンドソーム内で抗原から解離して，ライソソームに移行することなく，エンドソーム内に発現しているＦｃＲｎに結合し，細胞表面へ移行して，再び血漿中に戻り，新たな抗原への結合を繰り返すことができ」るという特徴を有するに至ることは，先願明細書等の記載から読み取ることができるということになる。
(2)原告主張先願発明と本件発明１の同一性
ア原告主張先願発明を構成要件に分説すると以下のとおりである。７Ａ：推定結合部位を操作して，ヒスチジンを含むように改変されているこ
とを特徴とする，
７Ｂ：５．０～６．０の範囲の生理学的ｐＨで，７．２～７．４の範囲の生理学的ｐＨで抗原に結合する解離定数よりも少なくとも１０倍を超え
る解離定数（ＫＤ）で抗原に結合する抗体であって，
７Ｃ：ｐＨの減少時に抗体とその抗原の間の相互作用が失われ，エンドソームコンパートメント中に放出される結果，抗原自体は分解されるが，抗
体は分解から救出される，
７Ｄ：医薬組成物。
イ本件発明１は，次のとおり分説することができる。Ａ：少なくとも可変領域の１つのアミノ酸がヒスチジンで置換され又は少なくとも可変領域に１つのヒスチジンが挿入されていることを特徴とする，Ｂ：抗原に対するｐＨ５．８でのＫＤとｐＨ７．４でのＫＤの比であるKD(pH5.8)/KD(pH7.4)が２以上，１００００以下の抗体であって，
Ｃ：血漿中半減期が長くなった抗体を含む
Ｄ：医薬組成物。
ウ先願１の実施例では，ｐＨ依存的結合特性を有する目的物質のスクリーニングのための「２つの代表的な条件」として，ｐＨ５．８とｐＨ７．３を用いている（甲７文献【０３０３】）。さらに，甲８文献の図３に示されるとおり，ｐＨと解離定数（ＫＤ)は，ほぼ直線的な関係にあることを読み取ることが出来るのであるから，わずかなｐＨの違いにより劇的に解離定数が変化するということはおよそ考えられない。また，先願１には，「５．０～６．０の範囲の生理学的ｐＨで，７．２～７．４の範囲の生理学的ｐＨで抗原に結合する解離定数よりも少なくとも１０倍を超える解離定数（ＫＤ）で抗原に結合する」抗体のみならず，解離定数の比が「少なくとも１００倍以上」「少なくとも１０００倍以上」である抗体も記載されている（甲７文献請求項２および３）。
以上によれば，先願明細書等には，「KD(pH5.8)/KD(pH7.4)が１０以上」なる条件を満たす抗体が記載されているといえるのであるから，構成要件７Ｂは本件発明１の構成要件Ｂに相当する。
さらに，構成要件７Ａ，７Ｃ及び７Ｄは，本件発明１の構成要件Ａ，Ｃ及びＤに相当するから，原告主張先願発明と本件発明１の同一性を否定した本件審決の判断は誤りである。
第４被告の反論
１取消事由１（無効理由４（明確性要件違反）についての判断の誤り）について(1)特許請求の範囲の請求項１の記載から，本件発明１の医薬組成物に含まれる抗体が，「可変領域へのヒスチジン変異の導入により，所定のｐＨ依存的結合特性を獲得することを通じて所定の抗原結合・解離特性を獲得するに至った抗体」であることがわかる。したがって，本件発明１は，本件明細書の記載を考慮するまでもなく明確である。


(2)また，本件明細書の【００１７】及び【００２９】の記載を考慮すると，本件発明１の医薬組成物に含まれる抗体が，「可変領域へのヒスチジン変異の導入により，所定のｐＨ依存的結合特性を獲得することを通じて所定の抗原結合・解離特性を獲得するに至った抗体」であることはより明らかである。なお，所定の抗原結合・解離特性により，血漿中では抗原と結合した抗体が，エンドソーム内では抗原と解離し，そして血漿中に戻る。それにより，１つの抗体が，抗原に対し複数回結合できるとともに（【０００９】，【００１７】及び【００４５】），抗原と結合していない状態で血漿中に存在する時間が長くなるため，薬物動態が向上する（【００３５】及び【００３６】）。(3)本件発明１は，リサイクリング抗体創製技術によって改良された配列をその配列の改良によって特定したものである。リサイクリング抗体創製技術の特徴は，その適用対象が特定の抗体に限らず幅広い抗体に及ぶという点にあるのであり，ある抗体が本件発明１の技術的範囲に含まれるか否かを判断するに際し，ヒスチジンの置換又は挿入前の抗体及びその配列（つまり，元となる（基準となる）抗体及びその配列）は，判断対象に応じて決まるのであり，予め固定する必要はない。
本件発明１において，個々の抗体が本件発明１の技術的範囲に含まれるか否か，ひいては本件発明１が明確であるか否かを判断するに際し，ヒスチジンが置換又は挿入される前の元となる抗体及びその配列は，判断対象に応じて決まるのであり，予め固定する必要はない。個別のヒスチジンの置換又は挿入ごとに，ヒスチジンの置換又は挿入前後において，所定のｐＨ依存的結合特性を獲得し，所定の抗原結合・解離特性を示すか否かを判断すれば足りる。
また，特許請求の範囲の記載は，その記載それ自体及び明細書の記載に基づいて明確であれば明確性要件に適合するのであり，ある実在する（流通している）抗体医薬組成物が特定の構成要件を充足していることを第三者において立証することが困難であるか否かは，明確性要件適合性とは関わりがない。
(4)本件審決は，「細胞外で結合した抗原をエンドソーム内で解離する抗体」を，「可変領域へのヒスチジン変異の導入により，所定のｐＨ依存的結合特性を獲得することを通じて所定の抗原結合・解離特性を獲得するに至った抗体」であると認定した。原告は，この本件審決の認定に基づいて，本件発明１の抗体は「可変領域へのヒスチジン変異の導入」という製造方法を経ることが条件となっていると主張する。
しかし，請求項１の「少なくとも可変領域の１つのアミノ酸がヒスチジンで置換され又は少なくとも可変領域に１つのヒスチジンが挿入されていることを特徴とする」との記載は，抗体の配列の特定であって，製造方法の特定ではない。抗体の製造は，配列が特定された後，例えば，宿主細胞に目的とする抗体の遺伝子を導入し，当該抗体産生細胞株を樹立し，その細胞株によって行われるのであり，元の抗体を発現させてからヒスチジン変異を導入するわけではない。
以上のとおり，請求項１はＰＢＰクレームではないから，これを前提とする原告の主張は当たらない。
２取消事由２（無効理由１（実施可能要件違反及びサポート要件違反）についての判断の誤り）について
(1)ヒスチジンスキャニング（被告主張ヒスチジンスキャニング）による実施
が可能であること
アヒスチジンスキャニングは，抗体のアミノ酸の配列において，各アミノ酸を順にヒスチジンに置換し，置換された各抗体を評価する方法であり（本件明細書【００２９】及び【０２８８】），可変領域のアミノ酸の数は，重鎖及び軽鎖の各々について約１１０個の合計約２２０個である。本件出願日の技術水準において，これらの各アミノ酸についてヒスチジンスキャニングを適用する場合，置換又は挿入の各々の効果は，次の(ｱ)のヒスチジン置換位置の特定に必要な試験（前半の試験），(ｲ)のヒスチジン置換のされたｐＨ依存性抗体の血中動態の試験（後半の試験）を行うことで確認できる。これらの実験は，周知技術によって行うことができ，特別な技術を新たに開発する必要はない。
そして，以下のとおり，前半の試験及び後半の試験を併せて合計約１４週で行うことができるから，本件出願日当時，当業者に合理的に期待し得る程度未満の人員，期間及び労力により，可変領域全体にわたってヒスチジンの置換又は挿入箇所を特定することができる。
(ｱ)ヒスチジン置換位置の特定に必要な試験（前半）ヒスチジン置換された抗体を作製し，そのｐＨ依存性を同定するためには，以下の①ないし③の工程が必要である。各項目について，２名の研究員が担当する場合，約１週間の期間で足りる。１回の①の工程では，約２４個の抗体を取得できる。
①基準となる抗体の可変領域のアミノ酸の１部位をヒスチジンに置換
するよう発現ベクターを作成する工程
②構築したベクターを細胞に導入し，導入した細胞から抗体を精製し
取得する工程
③製品名「Biacore   T100」とする表面プラズモン共鳴による分子間相互作用解析装置により，精製した抗体のＫＤ値を算出する工程①～③は，並列的に進めることができるから，研究員２名のチームにおいて，工程①の終了後に，工程②と並行して，新たな工程①に着手することができる。
したがって，３週目以降は，２４個／週の速度にて，ヒスチジン置換がされた抗体を取得できる。そのため，可変領域における２２０個のアミノ酸残基の各々について，ヒスチジン置換がなされた抗体を取得するためには，約１１週で足りる（２２０÷２４＋２＝１１．１）。４名の研究員を投入する場合，約７週で足りる（２２０÷４８＋２＝６．６）。本件出願日当時の技術水準（甲３２の８）に照らし，２２０個のアミノ酸の置換は，当業者にとって負担となるものではない。(ｲ)ヒスチジン置換のされたｐＨ依存性抗体の血中動態の試験（後半）ヒスチジン置換のされた抗体が所望のｐＨ依存性を示す（有望であること（ｐＨ依存的結合特性がもたらされたこと）が判明した）場合に，実際に動物に投与して血中動態を試験するためには，以下の工程を要する。
①動物投与用抗体の調製


②動物に抗体を投与し，一定期間後に血液サンプルを回収する工程③②で回収した血液サンプル中の残存抗体量を定量する工程ヒスチジンスキャニングによる置換位置の特定において，所定のｐＨ依存性に有望な部位として特定される部位の数は，抗体及び抗原に依存するものの，概ね１０箇所以下である（このことは，甲３において，ＣＤＲ領域についてのヒスチジンスキャニングにより８個の位置が特定されたにとどまることからもいえる。）。
そして，１２個の抗体について試験を行うものとすると，動物に投与できる量の抗体の作製並びに実際の投与及び分析には，合計７週で足りる。具体的には，①の工程について，２名の研究員により２週間，②の工程について，２～３名の研究員により４週間，③の工程について，１名の研究員により２週間である。実際には，②の工程の途中で③の工程の一部を行うことができるため，合計期間はさらに短縮できる。③の工程において，抗体濃度を測定した研究員が，抗原濃度も測定する場合，１名の研究員により，さらに１週間を要するため，合計８週要することになるが，実際には，③の工程において抗体濃度と抗原濃度は同時に測定することができるため，その合計期間は約７週に短縮できる。
イヒスチジンの挿入について
本件明細書【００２９】，【０１１６】，【０１５０】，【０１７９】及び【０２８１】の記載に照らし，ヒスチジンの挿入についても，置換について述べた上記の手法をそのまま適用すれば足りる。
ウ置換及び挿入位置の特定に要する期間
以上によれば，ヒスチジン置換に加えて挿入についてもヒスチジンスキャニングを行う場合，研究員の人数を前述の倍にし，両者を並行して行うと，実験は，合計約１４週で終了する。あるいは，同じ人員にて置換及び挿入のヒスチジンスキャニングを行う場合でも，前半（ヒスチジン置換位置の特定に必要な試験）を担当するチームが，置換の試験の終了後，直ちに挿入の試験に着手することができるため，必要な期間は２倍よりも圧縮でき，約２１週で足りる。
エ複数のヒスチジン置換又は挿入がされた抗体について複数のヒスチジン置換又は挿入がされた抗体については，置換及び挿入の各々について約２２０箇所のヒスチジンスキャニングで特定できた位置を組み合わせれば足り，ヒスチジンスキャニングによって有望であることが判明した個々の置換又は挿入について，その組み合わせを改めて検証する必要はない。
(ｱ)複数のアミノ酸の導入は，一般に，各残基の検討によって有望であると判明した導入を組み合わせることによって同定することができる。アラニンスキャニングの研究でも，大半の場合，単独の変異の影響は相加的であると報告されている（乙２０）。原告も一般名エクリズマブとする抗体について，各残基のヒスチジン置換を行い，次にそれらを組み合わせている（甲３）。
(ｲ)甲３８について
甲３８は，各ヒスチジン置換の重ね合わせ（各ヒスチジン置換の効果の大小は，タンパク質間の結合におけるｐＫａの変化の程度で評価される。）による実験結果を説明しているのであって，複数のヒスチジン置換の組み合わせによって初めて効果が発現する事象を見出したものではない。
すなわち，甲３８では，より高いｐＨ依存的結合には複数のイオン化可能な残基が必要であるとの仮説に基づいて，研究が行われた（Introductionの最終パラグラフ（１６２０頁左欄）及びDiscussionの第１パラグラフ（１６２６頁左欄））。そして，イオン化可能な残基の数が増える場合，その効果は，各イオン化可能な残基の重ね合わせである（１６２７頁の”Simulation”の式）とされており，原告の主張する「各ヒスチジン置換が互いに協働することではじめてｐＨ依存的結合特性に影響を与えるヒスチジン置換」が考慮されているわけではない。甲３８において，相加効果を超えた相乗作用が明らかにされているわけではないし，まして，単独の置換では効果を全く奏さないにもかかわらず，それらの組み合わせによって初めて効果が発現した事例が示されているわけではない。
仮に，近接するヒスチジンが相乗作用を示すとしても，それぞれのヒスチジンが単独でも効果を奏しており，近接することによってその効果がより増進されるという可能性が高い。
(ｳ)甲４３について
ａ甲４３のTable.3について，参照抗体においてKD(pH5.5)/KD(pH7.4)に及ぼす影響を縦軸に，重鎖Ｆ１００及び軽鎖Ｓ２６をヒスチジン置換した抗体においてKD(pH5.5)/KD(pH7.4)に及ぼす影響を横軸にプロットしたものは次のとおりである。なお，甲４３では，酸性側のｐＨとして，本件発明でのｐＨ５．８ではなく，より酸性の強いｐＨ５．５が採用された。そのため，ｐＨ依存的結合に寄与するヒスチジン導入では，甲４３のKD(pH5.5)/KD(pH7.4)は，KD(pH5.8)/KD(pH7.4)よりもやや大きい値となる可能性が高い。
N28H
I29H
E59H
Y軸で参照
抗体に対
応する値
（-12.09）
E29H
これによれば，あるヒスチジン置換の参照抗体に及ぼす影響が小さい場合には，当該ヒスチジン置換が重鎖Ｆ１００及び軽鎖Ｓ２６をヒスチジン置換した抗体に及ぼす影響も，概ね小さい。その一方，あるヒスチジン置換の参照抗体に及ぼす影響が大きい場合には，当該ヒスチジン置換が重鎖Ｆ１００及び軽鎖Ｓ２６をヒスチジン置換した抗体に及ぼす影響も，概ね大きい。
参照抗体で，KD(pH5.5)/KD(pH7.4)を低下させ，かつ重鎖Ｆ１００及び軽鎖Ｓ２６をヒスチジン置換した抗体ではKD(pH5.5)/KD(pH7.4)を増加させるという例は，軽鎖のＮ２８Ｈ及びＩ２９Ｈのみであった。しかし，Ｉ２９ＨのプロットはほぼＹ軸上にあり，Ｎ２８Ｈにいたってはほぼ原点上にあるから，これらの変異は実験誤差の範囲で参照抗体には影響を及ぼしていない。
重鎖Ｆ１００及び軽鎖Ｓ２６をヒスチジン置換した抗体にさらにヒスチジン置換を加えた結果，KD(pH5.5)/KD(pH7.4)が参照抗体の値（２．６；Ｙ軸では－１２．０９に当たる。）を下回った例は，重鎖のＥ５９Ｈのみである。この点でも，Ｅ５９Ｈの測定が正確か否か自体，疑わしい。


原告は，甲４３に基づいて縷々主張するが，その主張は，誤差の範囲内で意味のない違いを議論しているだけであるか，特異な例外（測定の信頼性も疑われる。）を取り上げているにすぎない。上記のプロットによれば，甲４３は，むしろ，原告の主張と矛盾する。
ｂ重鎖Ｆ１００Ｈ及び軽鎖Ｓ２６Ｈは，単独でもｐＨ依存的結合特性をもたらすから，重鎖Ｆ１００及び軽鎖Ｓ２６をヒスチジン置換した抗体にさらに軽鎖のＮ２８Ｈ又はＩ２９Ｈを加えても，上記のヒスチジン置換が，当該ヒスチジン置換後の抗体のｐＨ依存的結合に寄与している。したがって，軽鎖Ｎ２８Ｈ及びＩ２９Ｈに関するデータは，「各ヒスチジン置換が互いに協働することではじめてｐＨ依存的結合特性に影響を与える」例を示すものではない。
ｃヒスチジンスキャニングによって有望であること（ｐＨ依存的結合特性がもたらされたこと）が判明した個々の置換を組み合わせた結果，やはりｐＨ依存的結合特性がもたらされた抗体（組み合わせでもＫＤの比が増加するものの，単独の置換のそれぞれがもたらす増加分の合計値未満である場合を含む。）は，単独の置換について被告主張ヒスチジンスキャニングによって有望であること（ｐＨ依存的結合特性がもたらされたこと）が判明する場合，当該置換を含む抗体は，特許発明の技術的範囲に属する。そして，上記ａのとおり，ある置換が単独ではｐＨ依存的結合特性を損なうものの他の置換と組み合わせるとｐＨ依存的結合特性をもたらすという例は見当たらない。したがって，置換の組み合わせについて検証する必要はない。複数のヒスチジン置換の組合せでのKD(pH5.5)/KD(pH7.4)の増加が各ヒスチジン置換での増加の単純な和と異なることがあるとしても，ヒスチジンスキャニングによって有望であること（ｐＨ依存的結合特性がもたらされたこと）が判明した個々の置換を組み合わせた結果，やはりｐＨ依存的結合特性がもたらされるのであれば，追加の検証は不要であり，実施可能要件には影響しない。
他方，ヒスチジンスキャニングによって有望であること（ｐＨ依存的結合特性がもたらされたこと）が判明した個々の置換を組み合わせた結果，ｐＨ依存的結合特性がもたらされなくなる場合には，この抗体は，本件発明の「抗原に対するpH5.8でのKDとpH7.4でのKDの比であるKD(pH5.8)/KD(pH7.4)が２以上，１００００以下の抗体」という構成要件を充たさないため，本件発明の技術的範囲に属さない。特許要件の判断においても，クレームに含まれないこのような抗体は実施可能要件とは関係がなく，検証する必要もない。
ｄ実施可能要件の充足性は，出願日を基準として判断されるところ，甲４３は，本件出願日より８年以上後である平成２９年８月３日に公開された。このように本件出願日より８年ほど後に公開された甲４３においても，原告が主張する「各ヒスチジン置換が互いに協働することではじめてｐＨ依存的結合特性に影響を与えるヒスチジン置換が具体的に存在すること」は示されていない。このことは，原告主張の事象が存在しないことをむしろ裏付けている。
(2)その他の手法による実施が可能であること
アヒスチジンが出現する頻度を高めたライブラリーを作製し，抗原との結合のｐＨ依存性を測定することにより，所定のｐＨ依存性をもたらす置換又は挿入を特定することができる（本件明細書【０１９１】及び【０１９２】）。さらに，既存のライブラリーやそれにヒスチジンを導入したライブラリーを使用することもできる（【０１８３】）。
イ立体構造モデルから，可変領域を構成するアミノ酸残基のうち，可変領域表面に露出し抗原と相互作用し得るものを絞り込むこともできる（実施例２）。本件発明は，医薬品に使用される抗体について，可変領域におけるヒスチジンの導入により，１つの抗体が繰り返し抗原と結合することを可能とし，それにより薬効を持続させている。医薬品に使用できる抗体については，通常，その立体構造，抗原，抗原－抗体相互作用について研究が行われ，立体構造の概略も解明されている。したがって，立体構造モデルも，有効に利用することができる。
(3)特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合すること本件発明の課題は，アミノ酸改変前と比較して，１つの抗体が複数回にわたって抗原と結合し，薬物動態を向上させることにある（【０００９】）。本件発明は，可変領域へのヒスチジン導入により，この課題を解決している。当業者は，本件明細書及び技術常識を参照し，可変領域へのヒスチジン導入によって上記課題を解決できることを認識できる。しかも，前述のとおり，当業者は，可変領域全体にわたり，ヒスチジンを導入すべき位置を過度の試行錯誤なしに特定することができる。したがって，本件特許の特許請求の範囲の記載は，サポート要件に適合する。
(4)原告の主張について
原告は，本件明細書はスクリーニング方法を開示するにすぎず，本件発明はいわゆる「リーチ・スルー」クレームであると主張する。しかし，本件発明は，可変領域へのヒスチジンの導入という具体的な課題解決手段に基づくものであり，単にスクリーニング方法で抗体を特定した発明ではないし，個々の抗体でのヒスチジンの導入位置は，過度の試行錯誤なしに特定できるのは，上記(1)のとおりである。本件発明は，スクリーニング方法ではなく具体的な課題解決手段に基づいているから，本件発明が「リーチ・スルー」クレームであることを前提とした原告の主張は失当である。本件発明は，可変領域へのヒスチジンの導入という配列の特徴によって発明を特定しているから，「リーチ・スルー」クレームとは異なる。３取消事由３（無効理由３（進歩性欠如）についての判断の誤り）について
(1)引用発明の認定について
甲８文献には，抗卵白リゾチーム抗体であるＨｙｂ・Ｃ１のうち１つのアミノ酸をヒスチジンに置換した合計１２種類の抗体について，いくつかのｐＨでの結合定数（ＫＤ）が記載されているが，甲８文献は，これら１２種類の抗体以外の抗卵白リゾチーム抗体を開示しておらず，まして，他の抗原に対する抗体には触れていない。さらに，結合定数のｐＨ依存性に関し，特にｐＨ５．８での値とｐＨ７．４での値との比（KD(pH5.8)/KD(pH7.4)）に着目することも記載されていない。
これによれば，甲８文献には，「KD(pH5.8)/KD(pH7.4)が約２５の抗体」全般が記載されているわけではなく，原告主張引用発明は記載されていない。
(2)容易想到性


本件発明は，医薬組成物に関する発明であって，抗卵白リゾチーム抗体の用途発明ではない。
原告は，引用発明の認定に際しては，甲８文献に記載された１２種類の抗卵白リゾチーム抗体のうち，Ｌ２Ｂという特定の抗体の実験結果に専ら依拠しているにもかかわらず，相違点の認定においては，Ｌ２Ｂから逸脱し，さらには甲８文献からも乖離して抽象的な主張をしており，「抗体」の意味をすり替えている。
また，甲１０文献は，変異の導入による天然抗体と比較した血中半減期の延長とは無関係である。さらに，甲１１は，抗体ではなく，ＧＣＳＦ（顆粒球コロニー刺激因子）に関する文献であり，また，そのヒスチジン置換は，ＧＣＳＦだけでなく，そのレセプター（ＧＣＳＦＲ）のライソソーム内での分解を抑制することも目的とする。本件発明は抗原のライソソーム内での分解を促進することを目的とするものであるから，甲１１は動機付けの根拠とはならない。
したがって，仮に甲８文献に原告主張引用発明が記載されていたとしても，本件発明１は，原告主張引用発明及び甲９～１１文献の技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
４取消事由４（無効理由２（拡大先願）についての判断の誤り）について
(1)先願発明について
原告は，様々な実施態様にわたる記載から，原告の主張に都合のよい技術的思想の断片を抽出し，それらを寄せ集めたものを原告主張先願発明として主張しているものであり，先願１の出願時の明細書には，原告主張先願発明は具体的な技術思想として開示されていない。
甲７文献の請求項１には，「所望の分子に対して向けられたアミノ酸配列」が記載されているが，請求項１に記載された発明及び実施例のいずれにおいても，「所望の分子」及び「アミノ酸配列」は，それぞれ医薬品のための抗体及び抗原に特定されておらず，相互作用は，医薬品のための抗体，特に可変領域と抗原との結合に特定されていない。また，甲７文献における「ヒスチジンを含むように改変されたデザイナータンパク質ライブラリー」は，抗体の可変領域を改変したものに特定されていないし，またｐＨ感受性も，低いｐＨで結合を弱くする場合に特定されていない。さらに，甲７文献において，抗体の可変領域のヒスチジン置換又は挿入により低いｐＨで抗原との相互作用を低下させることは実証されていないし，また，抗体の可変領域のヒスチジン置換又は挿入を行ったとの記載や，それにより所定の抗原結合・解離特性を獲得したことの記載もない。
(2)原告主張先願発明と本件発明の同一性
甲７文献には，ｐＨ５．８におけるＫＤとｐＨ７．４におけるＫＤとの比は記載されておらず，実施例により実証されてもいない。また，原告は，原告主張先願発明の「推定結合部位」は可変領域と同義であるか，少なくとも抗体の可変領域を含むと主張するが，甲７文献における「推定結合部位」は抗体の可変領域には特定されていないから，本件発明１のヒスチジン置換又は挿入箇所が少なくとも可変領域の１つのアミノ酸である点も，相違点である。原告主張先願発明と本件発明１は同一ではない。
第５当裁判所の判断
１本件発明について
(1)特許請求の範囲の記載
本件発明の特許請求の範囲の記載は，前記第２の２に記載のとおりである。
(2)本件明細書の記載
本件明細書には以下の記載がある（甲１７）。
ア【技術分野】
【０００１】本発明は，抗原結合分子の薬物動態を向上する方法，抗原結合分子の抗原への結合回数を増やす方法，薬物動態が向上した抗原結合分子，抗原結合分子の抗原への結合回数が向上した抗原結合分子，および，それらの製造法等に関する。
イ【背景技術】
【０００２】抗体は血漿中での安定性が高く，副作用も少ないことから医薬品として注目されている。中でもIgG型の抗体医薬は多数上市されており，現在も数多くの抗体医薬が開発されている。抗体医薬は一般に投与量が非常に高いものであるところ，抗体医薬の投与量を低減させる方法として，抗体の薬物動態を向上する方法と抗体と抗原の親和性（アフィニティー）を向上する方法が考えられる。
【０００３】抗体の薬物動態を向上させる方法として，定常領域の人工的なアミノ酸置換が報告され，抗原結合能，抗原中和能を増強させる技術として，アフィニティーマチュレーション技術が報告されている。可変領域のCDR領域などのアミノ酸に変異を導入することで抗原への結合活性を増強し，投与量の低減，薬効の向上が可能である。
【０００４】一方，抗体１分子あたりが中和できる抗原量はアフィニティーに依存し，アフィニティーを強くすることで少ない抗体量で抗原を中和することが可能であり，様々な方法で抗体のアフィニティーを強くすることが可能である。さらに抗原に共有結合的に結合し，アフィニティーを無限大にすることができれば１分子の抗体で１分子の抗原（２価の場合は２抗原）を中和することが可能である。しかし，これまでの方法では１分子の抗体で１分子の抗原（２価の場合は２抗原）の化学量論的な中和反応が限界であり，抗原量以下の抗体量で抗原を完全に中和することは不可能であった。つまり，アフィニティーを強くする効果には限界が存在していた（非特許文献９）。中和抗体の場合，その中和効果を一定期間持続させるためには，その期間に生体内で産生される抗原量以上の抗体量が投与される必要があり，上述の抗体の薬物動態向上，あるいは，アフィニティーマチュレーション技術だけでは，必要抗体投与量の低減には限界が存在していた。
【０００５】そのため，抗原量以下の抗体量で抗原の中和効果を目的期間持続するためには，一つの抗体で複数の抗原を中和する必要がある。１つの抗体で複数の抗原を中和する方法として，抗体に触媒機能を付与した触媒抗体による抗原の不活化が挙げられる。タンパク質抗原の場合，抗原のペプチド結合を加水分解することで不活化することが可能であり，この加水分解反応を抗体が触媒することで，繰り返し抗原を中和（不活化）することが可能であると考えられている（非特許文献８）。これまでに多くの触媒抗体および触媒抗体作製技術に関する報告がされているが，医薬品として十分な触媒活性を有する触媒抗体の報告はない。すなわち，ある抗原に対する抗体のinvivo試験において，通常の触媒機能を有さない中和抗体と比較して，低用量で同等以上の効果を発揮する，あるいは，同じ投与量でより持続的に効果を発揮することができる触媒抗体の報告はこれまでにない。


【０００６】このように，１分子の抗体で複数の抗原を中和し，通常の中和抗体より優れたinvivo効果を発揮することができる抗体に関する報告はなく，投与量の低減および持続性の延長のためには１抗体で複数の抗原を中和し，invivoで通常の中和抗体よりも効果を発揮する新規な抗体作製技術が望まれていた。
ウ【課題を解決するための手段】
【００１０】本発明者らは，抗原結合分子などの抗原結合能を有するポリペプチドの抗原に複数回結合する方法，血漿中半減期（血中半減期）を改善（薬物動態を向上）する方法について，鋭意研究を行った。その結果，本発明者らは，血漿中（血中）でのpHにおける抗原結合活性と比較して早期エンドソーム内でのpHにおける抗原結合活性が弱い抗原結合分子は抗原に複数回結合し，血漿中半減期が長いことを見出した。
エ【発明の効果】
【００１２】本発明によって，１分子の抗原結合分子を複数の抗原に繰り返し結合させる方法が提供された。１分子の抗原結合分子が複数の抗原に結合することで抗原結合分子の薬物動態を向上させ，invivoにおいて通常の抗原結合分子よりも優れた効果を発揮させることができる。
オ【発明を実施するための形態】
【００１６】又，本発明は，細胞外で抗原結合分子に結合した抗原を細胞内で抗原結合分子から解離させる方法を提供する。より具体的には抗原結合分子の酸性pHにおける抗原結合能を中性pHにおける抗原結合能よりも弱くすることにより，細胞外で抗原結合分子に結合した抗原を細胞内で抗原結合分子から解離させる方法を提供する。さらに，本発明は抗原結合分子の少なくとも１つのアミノ酸をヒスチジンに置換する又は少なくとも１つのヒスチジンを挿入することを特徴とする，細胞外で抗原結合分子に結合した抗原を細胞内で抗原結合分子から解離させる方法を提供する。・・・【００１７】又，本発明は，抗原と結合した状態で細胞内に取り込まれた抗原結合分子を，抗原と結合していない状態で細胞外に放出させる方法を提供する。より具体的には抗原結合分子の酸性pHにおける抗原結合能を中性pHにおける抗原結合能よりも弱くすることにより，抗原と結合した状態で細胞内に取り込まれた抗原結合分子を，抗原と結合していない状態で細胞外に放出させる方法を提供する。さらに，本発明は抗原結合分子の少なくとも１つのアミノ酸をヒスチジンに置換する又は少なくとも１つのヒスチジンを挿入することを特徴とする，抗原と結合した状態で細胞内に取り込まれた抗原結合分子を，抗原と結合していない状態で細胞外に放出させる方法を提供する。・・・
【００２５】本発明において，酸性pHにおける抗原結合活性が中性pHにおける抗原結合活性よりも弱い限り，酸性pHにおける抗原結合活性と中性pHにおける抗原結合活性の差は特に限定されないが，好ましくは抗原に対するpH5.8でのKDとpH7.4でのKD（Dissociationconstant：解離定数）の比であるKD(pH5.8)/KD(pH7.4)の   値が２   以上で   あり，   さらに   好まし   くはKD(pH5.8)/KD(pH7.4)の値が１０以上であり，   さらに好ましくはKD(pH5.8)/KD(pH7.4)の値が４０以上である。KD(pH5.8)/KD(pH7.4)の値の上限は特に限定されず，当業者の技術において作製可能な限り，400，1000，10000等，いかなる値でもよい。・・・
【００２９】抗原結合分子のpH5.8における抗原結合活性をpH7.4における抗原結合活性より弱くする方法（pH依存的な結合能を付与する方法）は特に限定されず，如何なる方法により行われてもよい。例えば抗原結合分子中のアミノ酸をヒスチジンに置換する，又は抗原結合分子中にヒスチジンを挿入することによりpH5.8における抗原結合活性をpH7.4における抗原結合活性より弱くする方法を挙げることができる。抗体中のアミノ酸をヒスチジンで置換することによりpH依存性の抗原結合活性を抗体に付与できることは既に知られている（FEBSLetter，309(1)，   85-88，(1992)）。ヒスチジン変異（置換）又は挿入が導入される（行われる）位置は特に限定されず，変異又は挿入前と比較してpH5.8における抗原結合活性がpH7.4における抗原結合活性より弱くなる（KD(pH5.8)/KD(pH7.4)の値が大きくなる）限り，如何なる部位でもよい。例えば，抗原結合分子が抗体の場合には，抗体の可変領域などを挙げることができる。ヒスチジン変異又は挿入が導入される（行われる）数は当業者が適宜決定することができ，１箇所のみをヒスチジンで置換してもよいし，又は１箇所のみにヒスチジンを挿入してもよいし，２箇所以上の複数箇所をヒスチジンで置換してもよいし，又は２箇所以上の複数箇所にヒスチジンを挿入してもよい。又，ヒスチジン変異以外の変異（ヒスチジン以外のアミノ酸への変異）を同時に導入してもよい。さらに，ヒスチジン変異とヒスチジン挿入を同時に行ってもよい。ヒスチジンへの置換又はヒスチジンの挿入は当業者に公知のアラニンscanningのアラニンをヒスチジンに置き換えたヒスチジンscanningなどの方法によりランダムに行ってもよく，ヒスチジン変異又は挿入がランダムに導入された抗原結合分子ライブラリーの中から，変異前と比較してKD(pH5.8)/KD(pH7.4)の値が大きくなった抗原結合分子を選択してもよい。【００３０】抗原結合分子のアミノ酸をヒスチジンに置換又は抗原結合分子のアミノ酸にヒスチジンを挿入する場合，特に限定されないが，ヒスチジン置換又は挿入後の抗原結合分子のpH7.4における抗原結合活性が，ヒスチジン置換又は挿入前の抗原結合分子のpH7.4における抗原結合活性と同等であることが好ましい。・・・ヒスチジン置換又は挿入により抗原結合分子の抗原結合活性が低くなった場合には，抗原結合分子中の１又は複数のアミノ酸の置換，欠失，付加及び／又は挿入などにより抗原結合活性をヒスチジン置換又は挿入前の抗原結合活性と同等にしてもよい。本発明においては，そのようなヒスチジン置換又は挿入後に１又は複数のアミノ酸の置換，欠失，付加及び／又は挿入を行うことにより結合活性が同等となった抗原結合分子も含まれる。
【００７０】本発明においてヒスチジン又は非天然アミノ酸に置換される箇所の例として，抗原結合分子が抗体の場合には，抗体のCDR配列やCDRの構造を決定する配列が改変箇所として考えられ，例えば以下の箇所を挙げることができる。なお，アミノ酸位置はKabatナンバリング（KabatEAetal．1991．Sequences   ofProteinsof   ImmunologicalInterest．NIH）で示している。


【００７１】重鎖：H27，H31，H32，H33，H35，H50，H58，H59，H61，H62，H63，H64，H65，H99，H100b，H102軽鎖：L24，L27，L28，L32，L53，L54，
L56，L90，L92，L94
【００７２】これらの改変箇所のうち，H32，H61，L53，L90，L94は普遍性の高い改変箇所と考えられる。
【００７３】又，特に限定されないが，抗原がIL-6受容体（例えば，ヒトIL-6受容体）の場合の好ましい改変箇所として以下の箇所を挙げることができる。
【００７４】重鎖：H27，H31，H32，H35，H50，H58，H61，H62，H63，H64，H65，H100b，H102軽鎖：L24，L27，L28，L32，L53，L56，L90，L92，L94【００７５】複数の箇所を組み合わせてヒスチジン又は非天然アミノ酸に置換する場合の好ましい組み合わせの具体例としては，例えば，H27，H31，H35の組み合わせ，H27，H31，H32，H35，H58，H62，H102の組み合わせ，L32，L53の組み合わせ，L28，L32，L53の組み合わせ等を挙げることができる。さらに，重鎖と軽鎖の置換箇所の好ましい組み合わせの例としては，H27，H31，L32，L53の組み合わせを挙げることができる。【００７６】又，特に限定されないが，抗原がIL-6（例えば，ヒトIL-6）の場合の好ましい改変箇所として以下の箇所を挙げることができる。【００７７】重鎖：H32，H59，H61，H99    軽鎖：L53，L54，L90，L94【００７８】又，特に限定されないが，抗原がIL-31受容体（例えば，ヒトIL-31受容体）の場合の好ましい改変箇所としてH33を挙げることができる。【０１０６】特に，本発明者らは血漿中のpHとエンドソーム内のpHが異なることに着目し，血漿中のpH条件では抗原に強く結合し，エンドソーム内のpH条件では抗原に弱く結合する抗体は１抗体分子が複数の抗原に結合することができ，血漿中滞留性が優れていることを見出した。【０１０８】従って，酸性pHにおける抗原結合活性が中性pHにおける抗原結合活性よりも弱い抗原結合分子は，中性pHの血漿中において抗原に結合し，細胞内に取り込まれた後に，酸性pHのエンドソーム内で抗原と解離する。抗原と解離した抗原結合分子はFcRnに結合して細胞表面に移行し，抗原と結合していない状態で再び血漿中に戻り，結果として抗原と複数回結合することができ，薬物動態が向上する。
【０１８３】本発明のスクリーニング方法でスクリーニングされる抗原結合物質はどのように調製されてもよく，例えば，あらかじめ存在している抗体，あらかじめ存在しているライブラリー（ファージライブラリー等），動物への免疫から得られたハイブリドーマや免疫動物からのB細胞から作製された抗体又はライブラリー，これらの抗体やライブラリーにヒスチジンや非天然アミノ酸変異を導入した抗体又はライブラリー（ヒスチジン又は非天然アミノ酸の含有率を高くしたライブラリーや特定箇所にヒスチジン又は非天然アミノ酸変異を導入したライブラリー等）などを用いることが可能である。
【０１９１】さらに，本発明は元のライブラリーと比較してヒスチジンを含む割合を上昇させたライブラリーを提供する。ライブラリー中に含まれる抗原結合分子が有するヒスチジンの割合が高くなっているライブラリーは上述のスクリーニング方法や後述の製造方法に用いることが可能である。【０１９２】ヒスチジンを含む割合を高めたライブラリーの作製方法は，当業者に公知の方法を用いることにより作製することが可能であり，例えば以下の方法が挙げられる。ライブラリー作製のための核酸を合成する際に，トリヌクレオチド法（JMolBiol.   2008Feb29;376(4):1182-200.）により，２０種類のアミノ酸をコードする２０種類の３塩基コドン（トリヌクレオチド）を等しい確率で含有させることによって，ライブラリー化した部位に２０種類のアミノ酸が等しい確率で含有させることが可能である。このとき２０種類のうちヒスチジンをコードするトリヌクレオチドの割合を他のアミノ酸よりも高くすることによって，ライブラリー化した部位にヒスチジンが出現する可能性を高めることが可能である。
【０２５４】
＜医薬組成物＞
また本発明は，本発明の抗原結合分子，本発明のスクリーニング方法により単離された抗原結合分子，または本発明の製造方法により製造された抗原結合分子を含む医薬組成物に関する。本発明の抗原結合分子または本発明の製造方法により製造された抗原結合分子は血漿中滞留性に優れており，抗原結合分子の投与頻度を減らせることが期待されるので医薬組成物として有用である。本発明の医薬組成物は医薬的に許容される担体を含むことができる。
カ【実施例】
【０２６４】以下本発明を実施例により具体的に説明するが，本発明はこれら実施例に制限されるものではない。
【０２６５】
〔実施例１〕改変ヒト化PM1抗体の作製・・・
【０２７２】
ヒト化抗IL-6レセプター抗体の作製
CancerRes.1993   Feb15;53(4):851-6においてヒト化されたマウスPM1抗体（以降Wildtype，WTと略，H鎖WTをH(WT)（アミノ酸配列配列番号：９）とし，L鎖WTをL(WT)（アミノ酸配列配列番号：１０）とする）のフレームワーク配列とCDR配列に変異を導入し，改変H鎖としてH53（アミノ酸配列配列番号：１），PF1H（アミノ酸配列配列番号：１１），改変L鎖としてL28（アミノ酸配列配列番号：１２），PF1L（アミノ酸配列配列番号：２）を作製した。・・・
【０２７４】
〔実施例２〕pH依存的結合抗体H3pI/L73の作製
複数回抗原を中和できる抗体の創製方法
IgG分子は２価であるため２ヶ所で抗原に結合した場合，１分子のIgG分子で最大２分子の抗原を中和することが可能であるが，３分子以上の抗原を中和することは出来ない。そのため中和抗体の場合，その中和効果を一定期間持続させるためには，その一定期間に産生される抗原量以上の抗体量が投与される必要があり，抗体の薬物動態向上やアフィニティー向上技術だけでは，必要抗体投与量の低減には限界が存在する。そこで１分子のIgG分子で２分子以上の抗原を中和することができれば，同じ投与量であれば中和効果の持続性が向上し，また，同じ持続性を達成するために必要な投与量を低減することが可能である。


【０２７５】中和抗体の場合，ターゲットとなる抗原の種類として，抗原が血漿中に存在する可溶型抗原場合〔判決注：原文のまま〕と抗原が細胞表面に発現している膜型抗原の場合の２種類が存在する。【０２７６】抗原が膜型抗原の場合，投与した抗体は細胞表面上の膜抗原に結合して，その後，抗体は膜抗原に結合したまま抗原と一緒にインターナライゼーションによって細胞内のエンドソームに取り込まれ，その後，抗原に結合したままライソソームへ移行し抗体は抗原と一緒にライソソームにより分解される。膜抗原によるインターナライゼーションを介した血漿中から〔判決注：原文のまま〕消失は抗原依存的な消失と呼ばれており，多くの抗体分子で報告されている（DrugDiscov    Today.2006    Jan;11(1-2):81-8）。１分子のIgG抗体は２価で抗原に結合した場合２分子の抗原に結合し，インターナライズされそのままライソソームで分解されることから，通常の抗体の場合，１分子のIgG抗体が２分子以上の抗原を中和することは出来ない（図１）。
【０２７７】IgG分子の血漿中滞留性が長い（消失が遅い）のは，IgG分子のサルベージレセプターとして知られているFcRnが機能しているためである（NatRevImmunol.   2007Sep;7(9):715-25）。ピノサイトーシスによってエンドソームに取り込まれたIgG分子は，エンドソーム内の酸性条件下においてエンドソーム内に発現しているFcRnに結合する。FcRnに結合できなかったIgG分子はライソソームへと進みそこで分解されるが，FcRnへ結合したIgG分子は細胞表面へ移行し血漿中の中性条件下においてFcRnから解離することで再び血漿中に戻る（図２）。


【０２７８】膜抗原に結合したIgG分子はインターナライゼーションによって細胞内のエンドソームに取り込まれ，抗原に結合したままライソソームに移行し分解され，IgG抗体が２価で抗原に結合した場合は２分子の抗原を中和して抗原と共に分解される。インターナライゼーションによって細胞内のエンドソームに取り込まれた際に，エンドソーム内の酸性条件下においてIgG抗体が抗原から解離することが出来れば，解離した抗体はエンドソーム内に発現しているFcRnに結合することが出来ると考えられる。抗原から解離しFcRnへ結合したIgG分子は細胞表面へ移行し血漿中の中性条件下においてFcRnから解離することで再び血漿中に戻り，血漿中に戻ったIgG分子は再度新たな膜抗原へ結合することが可能である。これを繰り返すことによって，１分子のIgG分子が繰り返し膜型抗原に結合することが可能になるため，１分子のIgG分子が複数個の抗原を中和することが可能となる（図３）。【０２７９】抗原が可溶型抗原の場合，投与した抗体は血漿中で抗原に結合し，抗原と抗体の複合体の形で血漿中を滞留する。通常，抗体の血漿中滞留性は上述のとおりFcRnの機能により非常に長い（消失速度が非常に遅い）のに対して，抗原の血漿中滞留性は短い（消失速度が速い）ため，抗体に結合した抗原は抗体と同程度の血漿中滞留性を有する（消失が非常に遅い）ことになる。抗原は生体内で常に一定の速度で産生されており，抗体非存在下では抗原の産生速度と抗原の消失速度が釣り合った状態の濃度で抗原が血漿中に存在する。抗体存在下では，ほとんどの抗原が抗体に結合し，抗原の消失は非常に遅くなるため血漿中の抗原濃度は抗体非存在下に比べて上昇する（KidneyInt.2003，   64，697-703，J.National   CancerInstitute2002   ，   94(19)，    1484-1493，J.    Allergyand    ClinicalImmunology1997，100(1)，   110-121，Eur.J.Immunol.   1993，23;2026-2029）。仮に抗体の抗原へのアフィニティーが無限大であったとしても，抗原の濃度が上昇し，抗体が血漿中から徐々に消失し，抗体と抗原の濃度が一致した時間以降，抗体の抗原中和効果が切れてしまう。可溶型抗原に対する中和効果は，解離定数（KD）が強いほど少ない抗体濃度で中和することが可能であるが，アフィニティーをどれだけ強くしても存在する抗原濃度の1/2以下の抗体濃度では抗原を中和することができない（BiochemBiophysResCommun.   2005Sep9;334(4):1004-13）。抗原が結合していないIgG分子同様，抗原が結合したIgG分子も血漿中においてピノサイトーシスによってエンドソームに取り込まれ，エンドソーム内の酸性条件下においてエンドソーム内に発現しているFcRnに結合する。FcRnへ結合したIgG分子は抗原に結合したまま，細胞表面へ移行し血漿中の中性条件下においてFcRnから解離することでIgG分子は抗原に結合したまま再び血漿中に戻るため，血漿中で新たな抗原に結合することは出来ない。この際，エンドソーム内の酸性条件下においてIgG分子が抗原から解離することが出来れば，解離した抗原はFcRnに結合することが出来ないため，その抗原はライソソームによって分解されると考えられる。一方，IgG分子はFcRnに結合することにより再び血漿中に戻ることが可能である。血漿中に戻ったIgG分子は，すでにエンドソーム内で抗原を解離していることから，血漿中において再度新しい抗原に結合することが可能になる。これを繰り返すことによって，１分子のIgG分子が繰り返し可溶型抗原に結合することが可能になるため，１分子のIgG分子が複数個の抗原を中和することが可能となる（図４）。【０２８０】このように抗原が膜型抗原，可溶型抗原であるに関わらず，エンドソーム内の酸性条件下においてIgG抗体が抗原から解離することが出来れば，１分子のIgG分子が繰り返し抗原を中和することが達成できると考えられた。エンドソーム内の酸性条件下においてIgG抗体が抗原から解離するためには，酸性条件下において抗原と抗体の結合が中性条件下と比較して大幅に弱くなる必要がある。細胞表面では膜抗原を中和する必要があるため，細胞表面のpHであるpH7.4においては抗原に強く結合する必要がある。エンドソーム内のpHは一般的にpH5.5～pH6.0であることが報告されている（NatRevMol   CellBiol.2004   Feb;5(2):121-32.）ことから，pH5.5～pH6.0において抗原に弱く結合する抗体であれば，エンドソーム内の酸性条件下において抗原から抗体は解離すると考えられる。すなわち，細胞表面のpHであるpH7.4においては抗原に強く結合し，エンドソーム内のpHであるpH5.5～pH6.0において抗原に弱く結合する抗体であれば，１分子のIgG分子が複数個の抗原を中和し，薬物動態を向上することが可能であると考えられた。


【０２８１】一般的にタンパク質－タンパク質相互作用は疎水相互作用，静電相互作用，水素結合からなり，その結合の強さは一般的に結合定数（affinity)，あるいは見かけの結合定数（avidity）で表現される。中性条件下（pH7.4）と酸性条件下（pH5.5～pH6.0）とで結合の強さが変化するpH依存的な結合は，天然に存在するタンパク質－タンパク質相互作用に存在する。例えば上述したIgG分子とIgG分子のサルベージレセプターとして知られているFcRnの結合は，酸性条件下（pH5.5～pH6.0）で強く結合し中性条件下（pH7.4）で極めて結合が弱い。これら多くのpH依存的に結合が変化するタンパク質－タンパク質相互作用においては，その相互作用にヒスチジン残基が関与している。ヒスチジン残基のpKaは6.0～6.5付近に存在するため，中性条件下（pH7.4）と酸性条件下（pH5.5～pH6.0）との間でヒスチジン残基のプロトンの解離状態が変化する。すなわち，ヒスチジン残基は中性条件下（pH7.4）においては電荷を帯びず中性で水素原子アクセプターとして機能し，酸性条件下（pH5.5～pH6.0）においては正電荷を帯び水素原子ドナーとして機能する。上述のIgG-FcRn相互作用においても，IgG側に存在するヒスチジン残基がpH依存的結合に関与していることが報告されている（MolCell.2001   Apr;7(4):867-77.）。【０２８２】そのためタンパク質－タンパク質相互作用に関与するアミノ酸残基をヒスチジン残基に置換する，あるいは，相互作用する箇所にヒスチジンを導入することによってタンパク質－タンパク質相互作用にpH依存性を付与することは可能である。抗体－抗原間のタンパク質－タンパク質相互作用においてもそのような試みがされており，抗卵白リゾチウム抗体のCDR配列にヒスチジンを導入することによって，酸性条件下で抗原に対する結合性が低下した抗体変異体を取得することに成功している（FEBSLetter(vol.309，No.1，85-88，   1992)）。また，CDR配列にヒスチジンを導入することによって，ガン組織の低いpHで特異的に抗原に結合し中性条件下では弱く結合する抗体が報告されている（WO2003105757）。【０２８３】このように抗原抗体反応にpH依存性を導入する方法は報告されているが，これまでに体液中のpHであるpH7.4においては抗原に強く結合し，エンドソーム内のpHであるpH5.5～pH6.0において抗原に弱く結合することで，１分子のIgG分子が複数個の抗原を中和する抗体は報告されていない。すなわち，中性条件下での結合を維持しつつ酸性条件下での結合のみを大きく低下させる改変を導入することで，改変前の抗体と比較して改変後の抗体が，invivoにおいて抗原に複数回結合することで薬物動態が向上し，同じ投与量で中和効果の持続性が向上した抗体の改変に関する報告は無い。
【０２８４】IL-6レセプターは生体内に可溶型IL-6レセプターおよび膜型IL-6レセプターの両方の形で存在する（NatClinPract   Rheumatol.2006Nov;2(11):619-26.）。抗IL-6レセプター抗体は可溶型IL-6レセプターおよび膜型IL-6レセプター両方に結合してそれらの生物学的な作用を中和する。抗IL-6レセプター抗体は膜型IL-6レセプターに結合後，膜型IL-6レセプターに結合したままインターナライゼーションによって細胞内のエンドソームに取り込まれ，その後，抗IL-6レセプター抗体は膜型IL-6レセプターに結合したままライソソームへ移行し一緒にライソソームにより分解されると考えられている。実際，ヒト化抗IL-6レセプター抗体は，非線形なクリアランスを示し，抗原依存的な消失がヒト化抗IL-6レセプター抗体の消失に大きく寄与していることが報告されている（TheJournalof   Rheumatology，2003，30;71426-1435）。すなわち，１分子のヒト化抗IL-6レセプター抗体は１分子ないしは２分子の膜型IL-6レセプターに（１価ないしは２価で）結合し，インターナライズ後，ライソソームで分解されると考えられる。そこで，天然型のヒト化抗IL-6レセプター抗体の中性条件下での結合を維持しつつ酸性条件下での結合のみを大きく低下させる改変抗体（pH依存的結合抗IL-6レセプター抗体）を作製することが出来れば，１分子のヒト化抗IL-6レセプター抗体で複数分子のIL-6レセプターを中和できると考えられ，これにより天然型のヒト化抗IL-6レセプター抗体と比較して，pH依存的結合抗IL-6レセプター抗体はinvivoにおいて同じ投与量で中和効果の持続性が向上できると考えた。
【０２８５】


pH依存的結合ヒト化IL-6レセプター抗体H3pI/L73の作製pH依存的な結合を抗原抗体反応に導入する方法として，CDRにヒスチジンを導入する方法が報告されている（FEBSLetter    (vol.309，No.1，    85-88，1992)）。実施例１で作製したH53/PF1Lの可変領域表面に露出するアミノ酸残基および抗原と相互作用していると考えられる残基を確認するために，MOEソフトウェア（ChemicalComputingGroup   Inc．）を用いて，ホモロジーモデリングによりH53/PF1LのFv領域モデルを作製した。H53/PF1Lの配列情報を元に作成した立体構造モデルより，ヒスチジン導入により抗原とのpH依存的結合を導入できると考えられる変異箇所をH27，H31，H35，L28，L32，L53（Kabatナンバリング，KabatEAet   al．1991．SequencesofProteinsof   ImmunologicalInterest．NIH）に選定した。H27，H31，H35の残基をヒスチジンに置換する変異を実施例１で作成したH53に対して導入したものをH3pI（アミノ酸配列配列番号：３）とし，L28，L32，L53の残基をヒスチジンに置換する変異を実施例１で作成したPF1Lに対して導入したものをL73（アミノ酸配列配列番号：６）とした。【０２８６】H3pI/L73の発現ベクターの作製・発現・精製選定された箇所について改変抗体を作製するためのアミノ酸改変を行った。実施例１において作製したH53（塩基配列配列番号：１３）およびPF1L（塩基配列配列番号：１４）に変異を導入して，H3pI（アミノ酸配列配列番号：３）とL73（アミノ酸配列配列番号：６）を作製した。具体的には，QuikChangeSite-DirectedMutagenesis   Kit（Stratagene）を用いて，添付説明書記載の方法で作製し，得られたプラスミド断片を動物細胞発現ベクターに挿入し，目的のH鎖発現ベクターおよびL鎖発現ベクターを作製した。得られた発現ベクターの塩基配列は当業者公知の方法で決定した。H鎖としてH3pI，L鎖としてL73を用いたH3pI/L73の発現・精製は実施例１に記載した方法で行った。
【０２８７】
〔実施例３〕ファージディスプレイ技術を用いたCDRHis改変によるpH依存
的抗原結合能の付与
ヒト化PM1抗体のscFv分子の作製
ヒト化抗IL-6R抗体であるヒト化   PM1抗体（Cancer    Res.1993    Feb15;53(4):851-6）のscFv化を行った。VH，VL領域をPCRによって増幅し，リンカー配列GGGGSGGGGSGGGGS（配列番号：１５）をVH，VLの間に持つヒト化PM1HLscFvを作製した。
【０２８８】
ヒスチジンscanningによるヒスチジン導入可能箇所の選定作製したヒト化PM1HLscFv   DNAを鋳型にしたPCRにより，各CDRアミノ酸のうちの一つのアミノ酸がヒスチジンとなるヒスチジンライブラリーを作製した。ライブラリー化したいアミノ酸のコドンをヒスチジンに相当するコドンであるCATとしたプライマーを用いたPCR反応によってライブラリー部分を構築，それ以外の部分を通常のPCRによって作製し，assemblePCR法により連結して構築した。構築したライブラリーをSfiIで消化し，同様にSfiIで消化したphagemideベクターpELBGlacIベクターに挿入し，XL1-Blue（stratagene）にtransformした。得られたコロニーを用い，phageELISAによる抗原結合性評価とHLscFv配列解析を行った。J.Mol.Biol    1992;227:    381-388に習い，SR344を1μg/mLでcoatingしたプレートを用いたphage-ELISAを行った。SR344への結合性が認められたクローンについて，特異的プライマーを用い，配列解析を行った。
【０２８９】anti-Etag抗体（GE   Healthcare）とanti-M13抗体（GEHealthcare）によるELISA法により，phagetiterを求めた。この値を用い，SR344に対するphageELISAの結果から，ヒト化PM1HL   scFvと比べ，CDRの残基をヒスチジンに置換しても結合能に大きな変化がない箇所を選定した。これらの箇所を表２に示した。各残基のナンバリングはKabatナンバリング(KabatEAetal．1991．   SequencesofProteins   ofImmunologicalInterest．NIH）に従った。
【０２９０】
[表２]結合能に大きく影響のないヒスチジン置換箇所H31，H50，H54，   H56，H57，H58，   H59，H60，H61，   H62，H63，H64，H65，H100a，   H100b，H102L24，L26，L27，   L28，L30，L31，   L32，L52，L53，   L54，L56，
L90，L92，L93，   L94
【０２９１】
CDRヒスチジン改変ライブラリーの構築
表２に示した，ヒスチジンに置換しても結合能に大きな変化がないCDR残基（ヒスチジン導入可能箇所）のアミノ酸を，元の配列（天然型配列）もしくはヒスチジンとなるライブラリーの設計を行った。実施例１で作製したH鎖PF1H，L鎖PF1Lの配列を元にし，ライブラリー箇所において，元の配列あるいはヒスチジン（元の配列かヒスチジンのどちらか一方），となるようにライブラリーを構築した。
【０２９２】ライブラリー化したい箇所を，元のアミノ酸のコドン，もしくはヒスチジンのコドン，となるよう設計したプライマーを用いたPCR反応によってライブラリー部分を構築，それ以外の場所を通常のPCR，もしくはライブラリー部分と同様に合成プライマーを用いたPCR反応によって作製し，assemblePCR法により連結して構築した（J.Mol.Biol1996   ;256:   77-88）。
【０２   ９３】     このラ   イブラ   リーを   用い，   J.Immunological    Methods1999;231:119-135に習い，ribosomedisplay用ライブラリーを構築した。大腸菌無細胞系invitro    translationを行うために，SDA配列（ribosomebindingsite），T7promoterを5'側に付加し，ribosome   display用のリンカーとして3'側にgene3部分配列をSfiIを用いてligationした。
【０２９４】
ビーズパンニングによるライブラリーからのpH依存的結合scFvの取得SR344への   結合能   をもつ   scFvのみ   を濃縮   させる   ため，   NatureBiotechnology2000Dec   ;18:   1287-1292に習い，ribosomedisplay法によるパンニングを2回行った。調製されたSR344を，NHS-PEO4-Biotin（Pierce）を用いてビオチン化し抗原とした。ビオチン化抗原量を40nM使用し，パンニングを行った。


【０２９９】しかしながらこの磁気ビーズに固定化した抗原を用いたパンニングでは，強いpH依存的結合能を有するクローンは得られなかった。弱いながらpH依存的結合能が認められたクローンについて，特異的プライマーを用い，配列解析を行った。これらのクローンにおいて，高い確率でヒスチジンとなっていた箇所を表３に示した。
【０３００】
[表３]ファージライブラリー（磁気ビーズパンニング）により見出された
ヒスチジン置換箇所
H50，H58，H61，   H62，H63，H64，   H65，H102L24，L27，L28，   L32，L53，L56，   L90，L92，L94
【０３０１】
カラムパンニングによるライブラリーからのpH依存的結合scFvの取得一般的な磁気ビーズに固定化した抗原を用いたパンニングでは強いpH依存的結合能を有するクローンは得られなかった。磁気ビーズに固定化した抗原を用いたパンニングやプレートに固定化した抗原を用いたパンニングの場合は，磁気ビーズあるいはプレートから酸性条件下で解離したファージを全て回収するため，pH依存性が弱いクローンのファージであっても回収されてしまい，最終的に濃縮されるクローンに強いpH依存性を有するクローンが含まれる可能性が低いことが原因と考えられる。【０３０２】そこで，より厳しい条件でのパンニング方法として抗原を固定化したカラムを用いたパンニングを検討した（図５）。・・・
【０３０５】
ファージELISAによる評価
ファージELISAにより，得られたphageの評価をおこなった。pH依存性が強く認められたクローンについて，特異的プライマーを用い，配列解析を行った。その結果，WTと比較してpH依存的な結合が強く見られたクローンが複数得られた。図６に示すとおり，WTと比較してクローンCL5（H鎖CLH5，L鎖CLL5）（CLH5：アミノ酸配列配列番号：５，CLL5：アミノ酸配列配列番号：８）は特に強いpH依存的な結合が確認された。一般的な磁気ビーズに固定化した抗原を用いたパンニングでは取れなかった強いpH依存的結合を示す抗体が，抗原を固定化したカラムを用いたパンニングにより取得できることが分かり，pH依存的結合抗体をライブラリーから取得する方法としては抗原を固定化したカラムを用いたパンニングが非常に有効であることが分かった。pH依存的な結合が見られた複数のクローンのアミノ酸配列解析の結果，濃縮されたクローンにおいて高い確率でヒスチジンとなっていた箇所を表４に示した。
【０３０６】
[表４]ファージライブラリー（カラムパンニング）によるヒスチジン置換
箇所
H31，H50，H58，   H62，H63，H65，   H100b，H102L24，L27，L28，   L32，L53，L56，   L90，L92，L94
【０３０７】
〔実施例４〕ヒト化IL-6レセプター抗体のヒスチジン改変体の発現と精製ヒト化IL-6レセプター抗体のヒスチジン改変抗体の発現ベクターの作製・
発現・精製
ファージELISAにてpH依存性が強く認められたクローンについて，IgG化するために，VH，および，VLをそれぞれPCRによって増幅し，XhoI/NheI消化およびEcoRI消化により動物細胞発現用ベクターに挿入した。各DNA断片の塩基配列は，当業者公知の方法で決定した。H鎖としてCLH5，L鎖として実施例２で得られたL73を用いたCLH5/L73をIgGとして発現・精製した。発現・精製は実施例１に記載した方法で行った。
【０３０８】変異箇所の組み合わせにより，さらに高いpH依存性をもつ抗体作製を行った。ファージライブラリーでHisが濃縮された箇所，構造情報，などから，H鎖として実施例２で得られたH3pIのH32，H58，H62，H102をヒスチジンに置換し，さらにH95をバリンに，H99をイソロイシンに置換し，H170（配列番号：４）を作製した。改変体の作製は実施例１に記載した方法で行った。また，L鎖として実施例２で作成したL73の28番目のヒスチジンをアスパラギン酸に置換したL82（配列番号：７）を作製した。改変体の作製は実施例１に記載した方法で行った。実施例１に記載した方法で，H鎖としてH170，L鎖としてL82を用いたH170/L82をIgGとして発現・精製を行った。
【０３１１】
〔実施例６〕pH依存的結合抗体のBiacore解析pH依存的結合クローンの可溶型IL-6レセプターへの結合解析ヒト化PM1抗体（野生型：WT），および，実施例２，４で作製したH3pI/L73，CLH5/L73，H170/L82の４種類について，BiacoreT100（GEHealthcare）を用いてpH5.8とpH7.4における抗原抗体反応の速度論的解析を実施した（バッファーは10mM    MESpH7.4あるいはpH5.8，    150mM    NaCl，0.05%Tween20）。・・・
【０３１２】それぞれについてpH5.8とpH7.4のaffinity比を算出した結果，SR344に対するH3pI/L73，H170/L82，CLH5/L73のpH依存性結合（affinity）はそれぞれ41倍，394倍，66倍であり，いずれのクローンもWTと比較して15倍以上の高いpH依存的結合を示した。
【０３１３】これまでに血漿中のpHであるpH7.4においては抗原に強く結合し，エンドソーム内のpHであるpH5.5～pH6.0において抗原に弱く結合する抗IL-6レセプター抗体は報告されていない。本検討において，WTのヒト化IL-6レセプター抗体と同等の生物学的中和活性およびpH7.4でのaffinityを維持したまま，pH5.8でのaffinityのみを特異的に10倍以上低下させた抗体が得られた。
【０３１４】
[表５]SR344に対するpH依存的結合クローンの可溶型IL-6レセプターへの
結合比較
【０３３５】
〔実施例１０〕可変領域の最適化による膜型IL-6レセプターへのpH依存的
結合の向上


可変領域H3pI/L73およびCLH5/L82の最適化実施例９において，pH依存的結合能を有する抗体が優れた効果を発揮することが示されたことから，さらにpH依存的結合能を向上させるため，実施例３で得られたCLH5のCDR配列に変異を導入し，VH1-IgG1（配列番号：２１），VH2-IgG1（配列番号：２２）を作製した。また，H3pIのフレームワーク配列とCDR配列に変異を導入し，改変H鎖としてVH3-IgG1（配列番号：２３），VH4-IgG1（配列番号：２４）を作製した。L73，L82のCDR配列に変異を導入し，改変L鎖としてVL1-CK（配列番号：２５），VL2-CK（配列番号：２６），VL3-CK（配列番号：２７）を作製した。・・・【０３３６】H鎖としてVH2-IgG1（配列番号：２２），L鎖としてVL2-CK（配列番号：２６）を用いたものをFv1-IgG1，H鎖としてVH1-IgG1（配列番号：２１），L鎖としてL82を用いたものをFv2-IgG1，H鎖としてVH4-IgG1（配列番号：２４），L鎖としてVL1-CK（配列番号：２５）を用いたものをFv3-IgG1，H鎖としてVH3-IgG1（配列番号：２３），L鎖としてVL3-CK（配列番号：２７）を用いたものをFv4-IgG1とした。これらのうちFv2-IgG1とFv4-IgG1の発現・精製を行った。発現・精製は実施例１に記載した方法で行った。・・・
【０３９１】
〔実施例１８〕pH依存的結合抗体による抗原への繰り返し結合
マウス投与抗体の発現と精製
ヒト化IL-6レセプター抗体として，以下の4種類を作製した。IL-6レセプターに対してpH依存的な結合を示さない通常の抗体としてH(WT)（アミノ酸配列配列番号：９）とL(WT)（アミノ酸配列配列番号：１０）からなるWT-IgG1，H54（アミノ酸配列配列番号：７０）とL28（アミノ酸配列配列番号：１２）からなるH54/L28-IgG1を，IL-6レセプターに対してpH依存的な結合を示す抗体として実施例３〔判決注：原文のまま。〕で作製したH170（アミノ酸配列配列番号：４）とL82（アミノ酸配列配列番号：７）からなるH170/L82-IgG1，および，実施例１０で作製したVH3-IgG1（配列番号：２３）とVL3-CK（配列番号：２７）からなるFv4-IgG1を実施例１に示した方法で発現と精製を行った。
【０３９２】
各種抗体の可溶型IL-6レセプターへの結合解析
調製したWT-IgG1，H54/L28-IgG1，H170/L82-IgG1，および，Fv4-IgG1の４種類について，BiacoreT100    (GEHealthcare)    を用いてpH7.4およびpH5.8における抗原抗体反応の速度論的解析を実施した（バッファーは10mMMESpH7.4，またはpH5.8，150   mMNaCl，0.05%   Surfactant-P20）。アミンカップリング法によりrecomb-proteinA/G(Pierce)を固定化したセンサーチップ上に種々の抗体を結合させ，そこにアナライトとして適切な濃度に調製したSR344を注入した。各種抗体のSR344への結合および解離をリアルタイムに観測した。測定は全て37℃で実施した。BiacoreT100EvaluationSoftware(GEHealthcare)を用い，結合速度定数   ka(1/Ms)，および解離速度定数kd   (1/s)を算出し，その値をもとに   解離定数KD(M)    を算出した（表１７）。
【０３９３】
[表１７]SR344に対する各種抗体の可溶型IL-6レセプターからの結合速度
（ka）・解離速度（kd），解離定数（KD）比較
【０３９４】それぞれについてpH5.8とpH7.4のアフィニティー（KD値）比を算出した結果，SR344に対するWT-IgG1，H54/L28-IgG1，H170/L82-IgG1，および，Fv4-IgG1のpH依存性結合（KD値の比）はそれぞれ1.6倍，0.7倍，61.9倍および27.3倍であった。また，それぞれについてpH5.8とpH7.4の解離速度（kd値）比を算出した結果，SR344に対するWT-IgG1，H54/L28-IgG1，H170/L82-IgG1，および，Fv4-IgG1のpH依存性解離速度（kd値の比）はそれぞれ2.9倍，2.0倍，11.4倍および38.8倍であった。これより，通常の抗体である   WT-IgG1とH54/L28-IgG1   はpH依   存的な   結合を   ほとん   ど示さ   ず，H170/L82-IgG1とFv4-IgG1はpH依存的な結合を示すことが確認された。また，これらの抗体のpH7.4におけるアフィニティー（KD値）はほぼ同等であったから，血漿中におけるSR344への結合は同程度であると考えられた。
(3)本件発明の特徴
上記(1)及び(2)によれば，本件発明について，以下の事項が認められる。本件発明は，抗原結合分子の薬物動態を向上する方法，抗原結合分子の抗原への結合回数を増やす方法，薬物動態が向上した抗原結合分子，抗原結合分子の抗原への結合回数が向上した抗原結合分子，および，それらの製造法等に関する。（【０００１】）
抗体医薬は一般に投与量が非常に高いものであるところ，抗体の薬物動態を向上させる方法として，定常領域の人工的なアミノ酸置換が報告され，抗原結合能，抗原中和能を増強させる技術として，アフィニティーマチュレーション技術が報告され，投与量の低減，薬効の向上が可能である。（【０００２】【０００３】）
これまでの方法では１分子の抗体で１分子の抗原（２価の場合は２抗原）の化学量論的な中和反応が限界であり，中和抗体の場合，その中和効果を一定期間持続させるためには，その期間に生体内で産生される抗原量以上の抗体量が投与される必要があり，上述の抗体の薬物動態向上，あるいは，アフィニティーマチュレーション技術だけでは，必要抗体投与量の低減には限界が存在していた。（【０００４】）
投与量の低減および持続性の延長のためには１抗体で複数の抗原を中和し，invivoで通常の中和抗体よりも効果を発揮する新規な抗体作製技術が望まれていた。（【０００６】）


本発明者らは，血漿中（血中）でのpHにおける抗原結合活性と比較して早期エンドソーム内でのpHにおける抗原結合活性が弱い抗原結合分子は抗原に複数回結合し，血漿中半減期が長いことを見出した。（【００１０】）本件発明は，１分子の抗原結合分子が複数の抗原に結合することで抗原結合分子の薬物動態を向上させ，invivoにおいて通常の抗原結合分子よりも優れた効果を発揮させることができる。（【００１２】）本発明は，抗原結合分子の酸性pHにおける抗原結合能を中性pHにおける抗原結合能よりも弱くすることにより，細胞外で抗原結合分子に結合した抗原を細胞内で抗原結合分子から解離させる方法に加え，抗原結合分子の少なくとも１つのアミノ酸をヒスチジンに置換する又は少なくとも１つのヒスチジンを挿入することを特徴とする，細胞外で抗原結合分子に結合した抗原を細胞内で抗原結合分子から解離させる方法を提供する（【００１６】）。２取消事由２（無効理由１（実施可能要件違反及びサポート要件違反）についての判断の誤り）について
事案に鑑み，まず，取消事由２について判断する。
(1)実施可能要件について
ア特許法３６条４項１号は，発明の詳細な説明の記載は，発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものでなければならないことを規定するものであり，同号の要件を充足するためには，明細書の発明の詳細な説明に，当業者が，明細書の発明の詳細な説明の記載及び出願当時の技術常識に基づいて，過度の試行錯誤を要することなく，その発明を実施することができる程度に発明の構成等の記載があることを要する。
イ本件発明１の特許請求の範囲には，元の抗体及びヒスチジン置換又は挿入の位置や数についての限定がないから，本件発明１に係る医薬組成物に含まれる抗体についても，元の抗体及びヒスチジン置換又は挿入の位置や数は限定されないことが理解できる。よって，本件発明１の技術的範囲には，１個又は複数のヒスチジン置換及び／又は挿入がされ，所定のｐＨ依存的結合特性を有し，細胞外で結合した抗原をエンドソーム内で解離するあらゆる抗体を含む医薬組成物が含まれることになる。そうすると，本件発明１が実施可能要件に適合するためには，このような本件発明１に含まれる医薬組成物の全体について実施できる程度に本件明細書の発明の詳細な説明の記載がされていなければならないものと解される。
(2)本件明細書の発明の詳細な説明の記載について
ア【発明を実施するための形態】の記載
(ｱ)本件明細書の【００２９】には，抗原結合分子のｐＨ５．８における抗原結合活性をｐＨ７．４における抗原結合活性より弱くする方法（ｐＨ依存的な結合能を付与する方法）について，①ヒスチジン置換又は挿入が行われる位置は特に限定されないこと，②その位置としては，抗原結合分子が抗体の場合には抗体の可変領域などを挙げることができること，③ヒスチジン置換又は挿入が行われる数は当業者が適宜決定することができること，④ヒスチジン変異以外の変異（ヒスチジン以外のアミノ酸への変異）を同時に導入してもよいこと，⑤ヒスチジン置換及び挿入を同時に行ってもよいことなどが記載されている。さらに，ヒスチジン置換又は挿入は当業者に公知のアラニンスキャニングのアラニンをヒスチジンに置き換えたヒスチジンスキャニングなどの方法によりランダムに行ってもよく，ヒスチジン置換又は挿入がランダムに導入された抗原結合分子ライブラリーの中から，置換前と比較してKD(pH5.8)/KD(pH7.4)の値が大きくなった抗原結合分子を選択してもよいことが記載されている。
そして，ヒスチジンに置換される箇所に関しては，【００７０】～【００７８】に，抗原結合分子が抗体の場合には，抗体のＣＤＲ配列やＣＤＲの構造を決定する配列が考えられ，例として重鎖について１６箇所，軽鎖について１０箇所が挙げられること，さらに，このうち４箇所は普遍性の高い改変箇所と考えられること，複数の箇所を組み合わせてヒスチジンに置換する場合の好ましい組み合わせの具体例をいくつか挙げることができることなどが記載されている。
(ｲ)しかし，上記の改変箇所は，あくまでも例にすぎず，これ以外の箇所の改変によって所望の抗体が得られることもあり得るから，本件発明１に含まれる医薬組成物全体に当てはまるものではない。
イ【実施例】の記載
(ｱ)実施例に記載された抗体のうちの，Ｈ３ｐＩ／Ｌ７３に関する【０２８５】の記載，ＣＬＨ５／Ｌ７３に関する【０２８７】～【０２９１】，【０２９４】，【０３０５】，【０３０７】の記載，Ｈ１７０／Ｌ８２に関する【０３０８】の記載，Ｈ１７０／Ｌ８２－ＩｇＧ１に関する【０３０８】，【０３９１】の記載，Ｆｖ４－ＩｇＧ１に関する【０３３５】，【０３３６】，【０３９１】の記載によれば，本件発明１の「少なくとも可変領域の１つのアミノ酸がヒスチジンで置換され又は少なくとも可変領域に１つのヒスチジンが挿入されていることを特徴とする，抗原に対するpH5.8でのKDとpH7.4でのKDの比であるKD(pH5.8)/KD(pH7.4)の値が２以上，１００００以下の抗体」，すなわち，ヒスチジン置換又は挿入がされたことを特徴とする，所定のｐＨ依存的結合特性を有する抗体に関し，ヒスチジン置換又は挿入位置の特定方法が示されているのは，実施例２及び実施例３の方法であることがいえる。
(ｲ)実施例２について
実施例２にはホモロジーモデリング及び立体構造モデルを用いる方法が記載されている（【０２８５】）。
しかし，ホモロジーモデリングとは，アミノ酸配列に相同性のある構造既知タンパク質の立体構造をもとに，構造未知タンパク質の立体構造を計算機上で予測する手法であり，構造予測を行うタンパク質とアミノ酸配列に相同性のあるタンパク質の立体構造の情報があることが前提となる技術である（当事者間に争いがない。）。
そうすると，ホモロジーモデリングを用いる実施例２の方法については，構造未知の抗体一般についてヒスチジン置換位置を検討する場合に常に利用できるとは限らないものである。
よって，実施例２の方法は，本件発明１に係る医薬組成物全体に適用できるものではない。
(ｳ)実施例３について


実施例３には，ヒスチジンスキャニングの手法によって，ＣＤＲの残基をヒスチジンに置換しても結合能に大きな変化がない箇所を予め選び出し，当該箇所のいずれか１か所がヒスチジン置換された抗体を作製する方法が記載されている（【０２８８】～【０２９０】）。この方法は，上記(ｲ)の実施例２の方法とは異なり，構造未知の抗体に対しても適用可能であるということができる。
しかし，本件明細書の記載からは，実施例３における「ＣＤＲの残基をヒスチジンに置換しても結合能に大きな変化がない箇所」（【０２８９】）に，本件発明１の抗体のヒスチジン置換箇所が必ず含まれるかは不明である。また，本件発明１の抗体のヒスチジン置換箇所が，本件明細書にいう「ＣＤＲの残基をヒスチジンに置換しても結合能に大きな変化がない箇所」に必ず含まれるとの技術常識を認めるに足りる証拠もない。
したがって，実施例３の方法は，本件発明１に含まれる医薬組成物全体に適用できるものではない。
ウ以上のとおりであるから，本件明細書の発明の詳細な説明に，当業者が，明細書の発明の詳細な説明の記載及び出願当時の技術常識に基づいて，過度の試行錯誤を要することなく，本件発明１を実施することができる程度に発明の構成等の記載があるということはできない。
(3)被告の主張について
ア被告は，【００２９】及び【０１１６】を含む本件明細書の記載並びに技術常識からすれば，当業者は，①ヒスチジンの置換箇所を特定するために，抗体の可変部位のアミノ酸残基２２０個について１つずつ網羅的にヒスチジン置換した抗体を作製し，そのＫＤ値を測定して置換位置を特定する試験（以下「前半の試験」という。），及び②上記①により所望のｐＨ依存性を示す（有望であることないしｐＨ依存的結合特性がもたらされたことが判明した）場合に血中動態の試験（以下「後半の試験」という。）を行うことにより，本件発明１を実施することができると主張する（被告主張ヒスチジンスキャニング）。
そこで検討するに，本件明細書の【００２９】にはアラニンスキャニングに関する記載があり，本件出願日当時，アミノ酸配列の各残基を１つずつアラニンに置換して各残基の役割を解析する手法としてアラニンスキャニングは技術常識であったと認められる（乙１９～２３）。したがって，本件明細書に接した当業者は技術常識に基づき，抗体の可変部位のアミノ酸残基２２０個について１つずつ網羅的にヒスチジン置換をした抗体を作製することは可能であるということができる。
被告は，抗体を作製した後のヒスチジン置換位置の特定について，「所望のｐＨ依存性を示す（有望であること，ないし，ｐＨ依存的結合特性がもたらされたことが判明した）箇所」という基準により行うことを主張しているが，本件明細書にはこのような記載はないし，本件明細書や証拠上現れた技術常識によってもどのような基準に基づいてヒスチジン置換位置を特定すれば，本件発明１に含まれる医薬組成物全体について実施することができるのかが明らかではない。
このように，本件明細書には，被告主張ヒスチジンスキャニングによって，どのようにヒスチジン置換位置を特定するかの情報が不足しており，本件明細書の発明の詳細な説明に，当業者が，明細書の発明の詳細な説明の記載及び出願当時の技術常識に基づいて，過度の試行錯誤を要することなく，本件発明１を実施することができる程度に発明の構成等の記載があるということはできない。
イ仮に，被告主張ヒスチジンスキャニングの前半の試験におけるヒスチジン置換位置の特定について，①本件明細書の【００２９】に記載された「変異前と比較してKD(pH5.8)/KD(pH7.4)の値が大きくなった」箇所，あるいは，②特許請求の範囲に記載された「所定のｐＨ依存的結合特性を有する」箇所を意味すると理解するとしても，次のとおり，このような被告主張ヒスチジンスキャニングにより本件発明１に係る医薬組成物全体を実施できるとはいえない。
(ｱ)本件発明１の「少なくとも可変領域の１つのアミノ酸がヒスチジンで置換され又は少なくとも可変領域に１つのヒスチジンが挿入されていることを特徴とする」「抗体」は，複数のヒスチジン置換がされた抗体を含むものであるところ，被告は，複数のヒスチジン置換がされた抗体のヒスチジン置換位置の特定については，前半の試験により特定された単独のヒスチジン置換位置を組み合わせれば足りると主張する。(ｲ)そこで，被告の主張する単独の置換位置を組み合わせる方法により，本件発明１の複数のヒスチジン置換がされた抗体における，ヒスチジン置換位置を常に特定することができるかを検討する。
ａ本件明細書には，本件発明１の，複数のヒスチジン置換がされたことを特徴とする，所定のｐＨ依存的結合特性を有する抗体におけるヒスチジン置換箇所について，必ず被告主張ヒスチジンスキャニングの前半の試験により特定できることを示す記載は見当たらない。また，このことについての本件出願日当時の技術常識を示す的確な証拠もない。
そうすると，本件明細書の発明の詳細な説明に，複数のヒスチジン置換がされた場合について実施することができる程度に発明の構成等の記載があるということはできない。
ｂなお，本件出願日後の文献ではあるが，甲４３の複数のヒスチジン置換がされた抗Ｃ５抗体に関する記載（甲４３［０２７６］，［０２８１］，［０２８２］，Table.3）も上記判断を裏付けるものといえる。(a)すなわち，参照抗体について，重鎖のＥ６２，Ｄ６６，Ｓ１０４，軽鎖のＮ２８，Ｉ２９又はＡ５５のいずれか１か所についてヒスチジンで置換した抗体のKD(pH5.5)/KD(pH7.4)は参照抗体の値（２．６）を下回るが，これらのいずれか１か所に重鎖Ｆ１００及び軽鎖Ｓ２６を加   えた３   か所に   ついて   ヒスチ   ジン置   換した   抗体のKD(pH5.5)/KD(pH7.4)は，６．７３～１９．４であることが記載されている。


令和元年第１０１７号   殺人，死体遺棄被告事件
主         文
被告人を懲役１４年に処する。
未決勾留日数中１２０日をその刑に算入する。
押収してあるダンベルシャフト１本（令和元年押第２１号の１）を没収する。
理         由
（罪となるべき事実）
第１被告人は，平成３１年４月４日午前９時１５分頃，名古屋市a区b町c丁目d番地株式会社Ａ不動産事務所（以下「本件事務所」という。）１階応接室（以下「本件応接室」という。）において，Ｂ（当時５４歳）に対し，殺意をもって，その頭部等をダンベルシャフト（長さ約４０．２センチメートル，重さ約１．８キログラム，令和元年押第２１号の１）で複数回殴り，よって，その頃，同所において，同人を外傷性脳障害により死亡させて殺害した。
第２被告人は，平成３１年４月４日午前９時３０分頃，本件応接室において，前記Ｂの死体に玄関マットをかぶせ，同月８日頃，同死体を本件応接室から本件事務所１階ガレージ内に移動させた上，同所において，同死体を緩衝材等で覆うなどして隠匿し，もって死体を遺棄した。
（法令の適用）
罰条
判示第１の所為   刑法１９９条
判示第２の所為   刑法１９０条
刑種の選択     判示第１の罪について有期懲役刑を選択併合罪の処理        刑法４５条前段，４７条本文，１０条（重い判示第１の罪の刑に同法４７条ただし書の制限内で法定の加重）
未決勾留日数の算入刑法２１条
没収                刑法１９条１項２号，２項本文（判示第１の殺人の用に供した物で被告人以外の者に属しない）
訴訟費用の処理     刑訴法１８１条１項ただし書（不負担）
（量刑の理由）
被告人は，本件の約１年前から，被害者から持ちかけられた不動産取引案件にもうけを期待して関わるようになり，知人らから資金を調達するなどして，被害者に対して，報酬等の名目で合計数千万円を前払いするなどしたが，結局，いずれの案件も成約しなかった。そのため，被告人は，これらの案件により利益を上げられなかったばかりか，逆に多額の損失を被ることとなり，知人らへの億単位の借金の返済に窮することになった。被告人は，被害者と新たな不動産取引案件の話を進めるなどする一方，被害者に対して前払い金の返済を催促するなどしたが，約束の日に被害者から返済を受けられず，知人らへの借金返済のあてが外れた。そればかりか，被告人は，被害者から，本件前日には，新たな案件に絡めて，追加の資金提供の要求までされ，それを断ったことで，被害者との間で言い争いになった。被告人は，本件当日午前９時頃，突然被害者に本件事務所を訪問され，前日と同様の要求をされるなどしたため，被害者との間で言い争いになるなどした。そこで，被告人は，被害者に対する怒りの気持ちなどから，突発的に，本件殺人に及んだ。
本件殺人の態様は，硬くて重い金属製のダンベルシャフトを用いて，被害者の頭部を狙って，手加減せずに，頭蓋骨の一部を打ち抜く骨折等を生じさせるような強い力で一方的に複数回殴打した，というもので，生命に対する危険の高いものである（この点について，被告人は，当公判廷において，被害者の頭部を狙っていない旨供述するが，損傷が被害者の頭部に集中していることなどに鑑みると，信用することができない。）。本件は計画的な犯行ではないものの，上記犯行態様等からすると，殴打回数について３回程度であったという被告人の供述を前提としても，相応に強い殺意があったと認められる（この点について，検察官は，損傷の状態，本件応接室内の血痕の付着状況等から，被告人が床に転倒した状態の被害者の頭部を複数回殴打したことが認められるなどとして，被告人に強固な殺意があった旨主張する。しかし，解剖医の証言等によっても頭蓋底の骨折等が検察官の主張する態様により生じたと断言できないこと，本件応接室内の血痕が転倒前に生じた傷から流出して付着した可能性が否定できないことなどからすると，被告人が床に転倒した状態の被害者の頭部を殴打したとは認められないので，検察官が主張するほど強固な殺意があったとまではいえない。他方，弁護人は，被告人の殺意が非常に弱いものであった旨主張するが，前記した，被告人による被害者の頭部への攻撃の強さ，回数等からすると，採用することができない。）。また，尊い人命を奪った結果は，重大であり，突然夫を失い，被告人から慰謝の措置を受けていない被害者の妻が被告人に対する最大限の厳しい処罰を求めるのも当然である。
他方，本件犯行の経緯・動機は冒頭に記載したとおりであり，本件当時，被告人が経済的，精神的に追い詰められたのは，被害者の行いが大きく影響しているといえるので，この点は，一定程度，被告人に有利に考慮する必要がある。もっとも，被害者から持ちかけられた案件に対する被告人の見通しにも甘さがあったこと，被害者から持ちかけられた案件が失敗した後も，被告人が被害者から新たな案件を持ちかけられると，その話に乗ろうとするなどして，被害者との関係を続けていたことなどからすると，この点を考慮するにも限度がある。なお，被告人は，当公判廷において，本件直前，被害者からにらみつけられるなどして，被害者から襲われるのではないかと思い，怒り半分，怖さ半分で本件殺人に及んだ旨供述する。しかし，被告人は，本件当日だけでなく，本件当日以前にも被害者から実際に危害を加えられたことはなかったこと，被告人は被害者と約１年間，付き合いがあったことなどに鑑みると，この点は，特に酌むべき事情にはならない。
そうすると，その他，被告人が公訴事実を認めて反省の態度を示していること，被告人に前科前歴がないこと，被告人の母親や知人が被告人の更生支援を約束していること，被告人が被害者に対する債権を行使しない意向を示していることなどの被告人にとって酌むべき事情を最大限考慮しても，被告人の刑事責任は重いというほかなく，同種の殺人１件（単独犯，凶器等あり，知人・友人・勤務先関係，前科なし）の量刑傾向を踏まえても，弁護人の主張するような執行猶予を付することができる事案とはいえず，主文の刑期は免れない（なお，弁護人は，被告人に自首する意思があった旨主張するが，被告人が本件事務所の捜索差押許可状を提示された際，鍵を所持していたのに，鍵をなくしたなどと弁解したことなどからすると，この点は，特に酌むべき事情とはならない。）。
（検察官清水博之，同吉川剛史，同河田夏緒里，同庭野永基，私選弁護人田稔（主任），同北折大地各出席）
（求刑懲役１８年，主文同旨の没収）
令和元年１２月１８日
名古屋地方裁判所刑事第５部
裁判長裁判官    板   津   正   道
裁判官    西   脇   真由子
裁判官    新   田   浩   志


令和元年１２月１９日判決言渡
平成３１年（行ケ）第１００５３号審決取消請求事件
口頭弁論終結日令和元年１１月７日
判決
原       告      株式会社フィートジャパン訴訟代理人弁護士      小    林    幸    夫
弓削    田        博
木    村    剛    大
神    田    秀    斗
平    田    慎    二
訴訟代理人弁理士      伊    藤        温
金    木    章    郎
被       告      株式会社アーツブレインズ訴訟代理人弁護士      高    橋    順    一
兼    松    由理    子
向        宣    明
高    石     直    樹
坂    田    了    祐
訴訟代理人弁理士       林        直生    樹
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が無効２０１８－８０００４０号事件について平成３１年３月１２日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１前提事実
(1)Ａは，平成１３年５月２９日，発明の名称を「二重瞼形成用テープまたは糸及びその製造方法」とする発明について，特許出願（特願２００１－１６０９５１号，優先日平成１２年１０月３日（以下「本件優先日」という。），優先権主張国日本。以下「本件出願」という。）をし，平成１４年２月８日，特許権の設定登録（特許第３２７７１８０号。請求項の数１１。以下，この特許を「本件特許」といい，本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。）を受けた（甲４１，４４）。
その後，被告は，Ａから本件特許権を譲り受け，平成２９年１月１１日を受付日とする本件特許権の移転登録を受けた（甲４１）。(2)ア被告と原告，株式会社センティリオン（以下「センティリオン」という。）及びＢは，平成２９年８月２１日，同日付け和解契約書（以下「本件契約書」という。甲１７（審判乙３））をもって，和解契約（以下「本件和解契約」という。）を締結した。
本件和解契約の１条ないし４条，６条及び９条は，次のとおりである。なお，「甲」は被告，「乙１」は原告，「乙２」はセンティリオン，「乙３」はＢ，「乙会社ら」は原告及びセンティリオン，「乙ら」は，原告，センティリオン及びＢの略称である。
「１乙らは，甲に対し，甲の有する特許第３２７７１８０号に係る特許権（以下「本件特許権」という。）が有効に成立していることを認める。
２乙らは，自ら又は第三者を通じて，無効審判の請求又はその他の方法により本件特許権の効力を争ってはならない。ただし，甲が特許侵害を理由として乙らに対し訴訟提起した場合に，当該訴訟における抗弁として本件特許権の無効を主張することはこの限りではない。３乙らは，乙３が代表取締役を務める乙会社らが下記のＪＡＮコードで特定される商品（以下「本件商品」という。）について，   別紙（略）の通り販売したことを認め，平成２９年８月３１日までに販売を中止するものとする。
「ディファイ№１ウルトラファイバー」シリーズ
（クリア６０本入り４５７３１２５４８０１０２）（ヌーディ６０本入り４５７３１２５４８０１１９）
「ＦＤ（マイクロ）ブリッジファイバー」シリーズ
（クリア１．４ｍｍ１００本入り    ４５７３１２５４８００１０）（クリア１．６ｍｍ１００本入り    ４５７３１２５４８００２７）（クリア１．８ｍｍ１００本入り    ４５７３１２５４８００３４）（ヌーディ１，４ｍｍ１００本入り    ４５７３１２５４８００５８）
「リュクススーパーファイバー」シリーズ
（クリア１．４ｍｍ１００本入り    ４５８９５８５５８００１６）（クリア１．６ｍｍ１００本入り    ４５８９５８５５８００２３）（クリア１．８ｍｍ１００本入り    ４５８９５８５５８００３０）４平成２９年９月１日以降，乙ら又は乙らが支配もしくは役職員を務める会社（以下「乙関係会社」という。）並びに乙会社ら及び乙関係会社の役職員（以下，乙関係会社とあわせて「乙関係者」と総称する。）は，本件商品若しくは特許第３２７７１８０号の権利範囲に属する二重瞼形成用テープ又は本件特許権の侵害品の製造，譲渡，輸出，輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出を自ら行わず，または第三者をしてこれを行わせないものとし，乙らは，乙関係者がかかる義務を遵守することを保証する。
６乙らは，甲及び乙ら間の本件商品にかかる紛争解決のための和解金として，甲に対し，連帯して，第３項の乙らによる本件商品の販売による利益額に相当する４５００万円の支払義務を負うことを認め，平成２９年９月５日を第１回支払日とし，平成３３年５月５日を第４５回（最終）支払日として，翌月以降毎月５日限り，１００万円を，別途甲の指定する口座に振り込む方法で甲に支払う。（以下略）９甲及び乙らは，本契約書に定めるほか，本件商品に関し，相互に何らの債権債務がないことを確認する。」
イ被告は，平成３０年２月１３日，原告が遅くとも平成２８年６月２８日から製造販売する商品名「ストロングファイバーシングルワイドⅡ」及び「ストロングファイバーダブルツイストⅡ」の二重瞼形成用テープが本件特許の特許請求の範囲の請求項１に係る発明（以下「本件発明１」という。）の技術的範囲に属する旨主張して，原告に対し，上記製品の製造，譲渡等の差止め等及び損害賠償を求める訴訟（東京地方裁判所平成３０年（ワ）第４３２９号損害賠償等請求事件。以下「関連訴訟」という。甲１２）を提起した。
(3)原告は，平成３０年４月１８日，本件特許の特許請求の範囲の請求項１，２，４及び５に係る発明についての特許を無効とすることを求める特許無効審判（以下「本件特許無効審判」という場合がある。）を請求した（甲３１）。
特許庁は，上記請求を無効２０１８－８０００４０号事件として審理を行い，平成３１年３月１２日，「本件審判の請求を却下する。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同月２２日，原告に送達された。
(4)原告は，平成３１年４月１５日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２特許請求の範囲の記載


本件特許の特許請求の範囲の請求項１，２，４及び５の記載は，以下のとおりである（以下，請求項２，４及び５に係る発明についても，本件発明１と同様に，請求項の番号に応じて，本件発明２などという。甲４４）。【請求項１】延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する合成樹脂に
より形成した細いテープ状部材に，
粘着剤を塗着することにより構成した，
ことを特徴とする二重瞼形成用テープ。
【請求項２】上記粘着剤は上記テープ状部材の両面または片面に塗着されて
いる，
ことを特徴とする請求項１に記載の二重瞼形成用テープ。【請求項４】上記テープ状部材の両面または片面に引張りによって破断する
破断部を有する剥離シートを貼付した，
ことを特徴とする請求項１または２に記載の二重瞼形成用テープ。【請求項５】上記破断部は，上記シートの長手方向略中央に設けられた切欠
溝によって形成されている，
ことを特徴とする請求項４に記載の二重瞼形成用テープ。
３本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりである。その要旨は，①原告と被告との間では，本件特許について訴訟関係（関連訴訟）にあるといえるが，本件審決時前において，本件和解契約２条本文の規定により，原告は，本件和解契約締結時である平成２９年８月２１日以降，本件特許について特許無効審判を請求しない旨の合意が成立している，②そうすると，原告は，本件審決の時点において，特許無効審判の請求により，本件特許権の効力を争う地位を有しないから，特許法１２３条２項に規定する「利害関係人」であるとはいえない，③したがって，本件特許無効審判の請求は，同項の規定に違反する不適法なものであって，その補正ができないものであるから，無効理由について判断するまでもなく，同法１３５条の規定により，却下すべきであるというものである。
第３当事者の主張
１取消事由１（請求人適格の判断の誤り）
(1)原告の主張
本件審決は，①本件和解契約書２条本文及び同条ただし書の記載からすると，原告と被告は，本件特許の有効性に疑義がある場合，特許無効審判等により本件特許権の効力を争うのではなく，例外的に特許侵害訴訟において無効の抗弁でのみ本件特許権の効力を争うという紛争解決方法が明示的に定められているといえるところ，同条ただし書の例外は，本件和解契約締結後の将来の紛争に備えて，限定的ではあるものの，原告が本件特許権の効力を争う余地を定めた条項と解されること，②同条本文は，ただし書の例外に対する原則として，原告が「過去製品」（３条に列挙された「本件商品」）のみならず「過去製品」とは別の製品を対象とする将来の紛争においても，本件特許権の効力を特許無効審判等によっては，争わないことを定めていると解するのが合理的であること，③本件和解契約書１条によると，原告は，対象を「過去製品」に限定せずに，本件特許が有効に成立していることを認めており，本件特許権の効力について対象を限定せずに原告と被告との間で争いがないことが確認されたといえるところ，１条に続く２条の不争条項の趣旨は，この確認に対する当事者の合理的期待を担保することにあること，④本件和解契約書４条には，原告は，「過去製品」のみならず，「特許第３２７７１８０号の権利範囲に属する二重瞼形成用テープ又は本件特許権」の侵害行為をしない旨が規定されているから，本件和解契約が「過去製品」に関する特許権侵害の紛争を解決するのみならず，本件特許権が及ぶ製品（「過去製品」とは別の製品）全てについて特許権侵害の紛争を予防することを目的とするものであることを合理的に推認できること，⑤本件和解契約の締結経緯及び本件和解契約の各条項を総合すると，２条の不争条項を置くことにより，原告は，「過去製品」のみならず，「過去製品」とは別の製品についても，特許無効審判等によっては，将来にわたって本件特許権の効力を争う地位を有しないものと解される旨判断したが，本件審決の判断は，以下のとおり誤りである。
ア本件和解契約２条の不争条項の効力の及ぶ範囲についての判断の誤り
(ア)本件和解契約１条について
原告は，平成２８年１１月２８日，被告から，原告による過去製品の販売行為が本件特許権の侵害に当たるので，その販売行為の中止を求める旨の通告（甲２９の１）を受けた後，被告と継続的に訴訟外で和解交渉を続けた。
原告は，その交渉過程で，被告から１条を入れることの要請を受け，本件特許の有効性に間題があると考えていたが，紛争の早期解決を優先し，これに応じることとし，平成２９年８月２１日，被告との間で，本件和解契約を締結した。
このような本件和解契約の締結経緯に照らすと，本件和解契約１条は，原告が本件特許の有効性に問題がないと考えていたことを示すものとはいえない。
(イ)本件和解契約３条及び４条について
原告は，本件和解契約３条に関する交渉において，被告に対し，過去製品からＪＡＮコードだけを変えただけの製品については，４条により販売等の行為が禁止されるが，原告が別の製品について同じシリーズの商品名を使用すること自体は禁止されない行為である旨を提案したところ，被告は原告の提案を受け入れ，原告と被告との間で，同じシリーズの商品名を使用した，過去製品（３条記載のＪＡＮコードで特定される「本件商品」）と構成が異なる製品については，販売等が禁止される対象とはならないことが確認された。


また，原告は，本件和解契約４条に関する交渉において，本件特許権の効力が本来及ばない範囲の製品について販売等が禁止されることを懸念し，被告に対し，販売等が禁止される対象について「これに類する樹脂を伸ばして使用する瞼用商品」との文言を「特許第３２７７１８０号の権利範囲に属する二重瞼形成用テープ」との文言に変更する旨の提案（甲２９の１１）をしたのに対し，被告は，上記文言を「これに酷似する樹脂を伸ばして使用する瞼用商品（製品の説明書に記載された用途や使用方法に関わらず，樹脂テープを延伸させて使用する瞼用製品であって，その樹脂テープが，上瞼に適用可能な長さまで延伸させたときに一定の弾性的収縮性を有しており，その結果，本件特許発明と同様の作用機序により二重瞼を形成することができるものも含む。）」との文言に変更する旨の対案の提案（甲２９の１２）をした。これを受けた原告は，「本来の特許権の効力を超えて禁止することになり応じられません。紛争の蒸し返し…や，貴社に生じうる類似製品に対する特許権侵害の調査の労については，特許権者が自らの権利を確保するための行為であり，権利の性質上甘受しなければならないものと考えます」とコメントを付記し，「特許第３２７７１８０号の権利範囲に属する二重瞼形成用テープ」との文言に戻したところ（甲３８），被告は，これを受け入れた。したがって，過去製品と同一の構成ではなく，本件特許（特許第３２７７１８０号）の権利範囲に属しない類似製品については，本件和解契約における販売等の禁止対象から除外されている。
(ウ)本件和解契約書２条の効力が及ぶ範囲について前記(ア)及び(イ)の本件和解契約の締結経緯及び各条項に照らすと，本件和解契約２条は，本件和解契約締結後の「将来の紛争」に備えて，本件特許権の効力を特許無効審判等によっては争わないことを定めた不争条項であるが，ここで想定されている「将来の紛争」とは，３条記載のＪＡＮコードで特定される「本件商品」（過去製品）及び過去製品と同一の構成の製品に係る紛争に限られているというべきであるから，被告が過去製品とは別の構成を有する製品に対して本件特許権を行使する場合には，２条によって，原告が本件特許権の効力を特許無効審判等によって争うことが禁止されるものではない。
そして，関連訴訟において，被告が請求の対象としている製品（以下「本件製品」という。）は，過去製品と同一の構成ではなく，本件特許の権利範囲に属しない類似製品にすぎないから，本件和解契約２条の不争条項の効力は，被告が原告に対し本件製品に対して本件特許権を行使することに対抗して，原告が本件特許無効審判を請求する場合に及ばないと解するのが当事者の合理的意思に合致する。
したがって，本件和解契約２条により，原告は「過去製品」のみならず，「過去製品」とは別の製品についても特許無効審判等によっては，将来にわたって本件特許権の効力を争う地位を有しないとした本件審決の判断は誤りである。
イ本件和解契約２条の不争条項の有効性の判断の誤り本件審決は，本件和解契約は，特許権者たる被告が原告に対し，本件特許権の利用を許諾する旨を内容とするものではないから，ライセンス契約であるとはいえず，適用される対象がライセンス契約であることを前提とする「公正取引委員会作成の「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」（平成１９年９月２８日公表，平成２８年１月２１日改正。以下「独占禁止法上の指針」という。甲１４）は，本件和解契約に直に妥当するとはいえないこと，被告は，本件特許権をその範囲で行使できるにすぎず，原告が販売するあらゆる種類の二重瞼形成用テープに対して本件特許権を行使できるわけではないし，一方で，原告は，特許侵害訴訟における抗弁として本件特許の無効を主張することができるから，本件特許に無効理由があるにもかかわらず本件特許に係る技術を利用できないという状態に陥るとは必ずしもいえないこと，不争条項に拘束されるのは，あくまでも当該条項を含む契約を締結した当事者に限定され，それ以外の「利害関係人」は，特許無効審判を請求することができるから，公益性が失われるとまではいえないことからすると，本件和解契約２条の不争条項は，独占禁止法及び特許法に鑑みて公序良俗に反し無効であるとまではいえない旨判断したが，本件審決の判断は，以下のとおり誤りである。(ア)本件和解契約６条は，原告が被告に対し和解金として４５００万円を支払う旨を規定しているところ，この和解金は，特許法１０２条２項の損害額に相当するものであって，被告が原告に対して原告の過去の販売行為について本件特許権を行使しないことの対価として支払われるものであるから，本件和解契約は，実質的には，原告の過去の販売行為に関する特許権実施許諾契約（ライセンス契約）であるといえる。したがって，ライセンサーがライセンシーに対して，ライセンス技術に係る権利の有効性について争わない義務を課す行為は，無効にされるべき権利が存続し，当該権利に係る技術の利用が制限されることから，公正競争阻害性を有するものとして不公正な取引方法に該当する場合もある（一般指定第１２項）旨の独占禁止法上の指針（第４の４の「(7)不争義務」）は，本件和解契約にも妥当する。
(イ)仮に原告が被告から新たな製品に対して本件特許権を行使されたにもかかわらず，本件和解契約２条の不争条項の存在により，原告が特許無効審判等を請求することができないとした場合，原告は，同条ただし書により特許侵害訴訟における抗弁として本件特許の無効を主張することができるとしても，被告が原告に対して特許侵害訴訟を提起するまでは本件特許の有効性を争うことができないため，本件特許に無効理由があるにもかかわらず，一度コストをかけて製品を販売した後，被告の訴訟提起という原告にとって如何ともし難い被告の行為を待つことになり，かかる事実状態は，原告の経済活動を不当に制限するものであり，その結果，本来無効となるべき本件特許により二重瞼形成用テープに係る市場における公正な競争が阻害され，まさに独占禁止法上違法な状態が発生することとなるから，かかる事態は，特許法の制度趣旨からしても許容されるべきものではない。
また，原告以外の利害関係人が本件特許について特許無効審判を請求することができるとしても，そのような利害関係人が常に特許無効審判を請求するとは限らないし，原告と同じ無効理由を主張するとも限らないから，本来特許を受けられない技術が特許として存続し続けるおそれがあることに変わりなく，公益性が失われる。


(ウ)さらに，実施許諾契約に不争条項が存在する場合であっても，特許の無効理由の存在が明らかな場合には，当該特許を維持しつつ技術の利用を促進する必要もないため，不争条項は無効と解すべきである。しかるところ，本件出願は，国内優先権の主張を伴う出願であるところ，本件発明１，２，４及び５の要旨となる技術的事項は，当該優先権の主張の基礎とされた先の出願（特願２０００－３０３７９７号。出願日平成１２年１０月３日）の願書に最初に添付した明細書又は図面（以下，これらを併せて「優先権基礎出願明細書」という。甲１）に記載された技術的事項の範囲を超えるものであるから，優先権主張の効果（平成１４年法律第２４号による改正前の特許法４１条２項）は認められず，特許法２９条の適用については，本件出願の現実の出願日を基準として判断すべきである。
すなわち，本件出願の願書に添付した明細書（以下，図面を含めて「本件明細書」という。甲４４）の【００１９】及び【００２５】記載の実施例は，本件発明１，２，４及び５の「延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する合成樹脂により形成した細いテープ状部材に，粘着剤を塗着することにより構成した二重瞼形成用テープ」という構成を備えるものであり，本件発明１，２，４及び５の要旨となる技術的事項のすべてを満足するものであるから，本件発明１，２，４及び５の実施例に相当するものである。
他方で，本件明細書の【００１９】及び【００２５】記載の実施例は，優先権基礎出願明細書に明記されていなかった発明であることに加え，上記【００２５】記載の実施例は，把持部や離型紙を設けなくてもテープ状部材２１の粘着剤が指や他の物品に付着するということがなく，二重瞼形成用テープ２０を使用するときには該二重瞼形成用テープ２０を左右両側に引っ張るだけでテープ状部材２１が延びた状態で露出することにより使いやすくなるという効果を奏するというものであり，優先権基礎出願明細書の図１記載の実施例に係る二重瞼形成用テープの奏する効果とは異なる効果を奏するものである。
したがって，本件発明１，２，４及び５の要旨となる技術的事項が，優先権基礎出願明細書に記載された技術的事項の範囲を超えることになることは明らかであるから，その超えた部分については優先権主張の効果は認められない。
そして，被告が本件出願前の平成１３年３月に販売を開始した二重瞼形成用テープ「メザイク」（以下「被告製品」という。）は，本件発明１，２，４及び５の実施品であり，その構造及び性質が一見して明らかであるから，本件発明１，２，４及び５は，本件出願前に日本国内において公然実施をされた発明（特許法２９条１項２号）に該当し，新規性欠如の無効理由がある。
したがって，本件発明１，２，４及び５に係る本件特許に無効理由があることが明らかであるから，本件和解契約２条の不争条項は無効である。
(エ)以上によれば，仮に本件和解契約２条の不争条項が，原告の本件特許無効審判の請求を制限するものであるとするならば，①本来無効となるべき特許により二重瞼形成用テープに係る市場における公正な競争が阻害され，②本来特許を受けられない技術が特許として存続し続け，公益性が失われ，③新規性欠如の本件特許の無効理由の存在が明らかであり，本件特許を維持しつつ技術の利用を促進する必要もないから，上記不争条項は，公序良俗に反し，無効である。
これと異なる本件審決の判断は誤りである。
ウ小括
以上によれば，本件和解契約２条の不争条項により本件特許無効審判の請求が制限されることはないから，原告は，本件特許無効審判の請求人適格を有する。
したがって，これと異なる本件審決の判断は誤りであるから，本件審決は取り消されるべきである。
(2)被告の主張
ア本件和解契約２条の不争条項の効力が及ぶ範囲の判断の誤りの主張に対し(ア)本件和解契約２条の文言によれば，同条ただし書の場合についてのみ，例外的に，原告が抗弁として本件特許権の無効を主張することを許容していることが明らかである。この例外の場面についても，被告が本件商品とは別の構成の製品について本件特許権を行使することに対抗して，原告が特許無効審判を請求する場合には及ばないなどと解し得るような文言はない。
また，本件和解契約１条では，原告は，何らの限定なく本件特許が有効に成立していることを認めている上，４条でも，原告は本件特許権の権利範囲に属する二重瞼形成用テープ又は本件特許権の侵害品の製造等をしない旨が規定されていることに照らしても，本件和解契約においては，文言や条項が相互に矛盾するなどの事情も全くない。そして，本件和解契約においては，いかなる場合に本件特許の無効審判請求等をすることができるのかは，当事者双方にとって極めて重要な事項であるからこそ，代理人弁護士同士が，文言について交渉し，修正した上で，最終的なものとして本件和解契約２条の不争条項の文言で合意している。
したがって，本件和解契約２条の不争条項の効力が，被告が本件商品とは別の構成の製品について本件特許権を行使することに対抗して，原告が特許無効審判を請求する場合には及ばないなどと解釈することはできない。
(イ)この点に関し原告は，本件和解契約１条，３条及び４条に関する交渉経緯に照らすと，本件和解契約２条の不争条項は，原告が本件商品とは別の構成を有する製品に対して本件特許権を行使する場合に特許無効審判を請求する場合には効力が及ばない旨主張する。
しかしながら，原告が主張する本件和解契約１条に関する原告の主観面の事情は本件和解契約の記載内容から合理的に推認できるものではない。また，本件和解契約３条及び４条は，２条の不争条項とは，その趣旨及び目的が異なっており，３条及び４条の対象が本件商品や本件特許権の侵害品に限られるからといって，２条の不争条項は，被告が本件商品とは別の構成の製品について本件特許権を行使することに対抗して，原告が特許無効審判を請求する場合には及ばないなどと解する文言上の根拠がないのみならず，そのように解する合理性も全くない。したがって，原告の上記主張は理由がない。


(ウ)以上によれば，本件和解契約２条の不争条項の効力は，被告が本件商品とは別の構成の製品について本件特許権を行使することに対抗して，原告が特許無効審判を請求する場合にも及ぶというべきであるから，原告は，「過去製品」のみならず，「過去製品」とは別の製品についても，特許無効審判等によっては，将来にわたって本件特許権の効力を争う地位を有しないものと解されるとした本件審決の判断に誤りはない。イ本件和解契約２条の不争条項の有効性の判断の誤りの主張に対し(ア)本件和解契約において，原告が被告に対して支払うことに合意した和解金は，原告による本件商品の製造・販売等による本件特許権の侵害行為に対する損害の填補としての性質のみを有する損害賠償金であって，原告が上記和解金を支払ったからといって，本件和解契約が実質的に実施許諾契約になるものといえない。このことは，本件和解契約においては，将来にわたって被告が原告に対して本件特許権の実施を許諾する旨の条項も存在していないこと，４条で，将来にわたって，本件特許権の権利範囲に属する二重瞼形成用テープの製造や譲渡等を禁じていることからも明らかである。
したがって，本件和解契約は実質的には特許権実施許諾契約（ライセンス契約）であるから，独占禁止法上の指針は本件和解契約にも妥当するとの原告の主張は，その前提を欠くものであって，失当である。(イ)本件和解契約２条の不争条項によって，原告以外の者の特許無効審判請求が制限されるわけではなく，原告についても，本件特許権を侵害しない二重瞼形成用テープの製造や販売等が何らの影響を受けるものではないから，二重瞼形成用テープの市場における公正な競争秩序に悪影響を及ぼすおそれや違法性が著しく大きくなるといった事態はおよそ生じ得ない。
また，実施許諾契約の不争条項については，実施権者以外に利害関係を有する者が存在し得ないわけではなく，実施権者等が特許無効審判を請求することが阻止されても，当該権利が誰からも攻撃を受けなくなることにはならないから，不争条項が直ちに公衆の利益を損なうとはいえないし，不争条項によって，実施契約等の締結が円滑に行われ，権利の利用が促進されるという効果がもたらされることから，不争条項の有効性は，一般的に肯定されており，不争条項の存在によって公益性が失われることにはならない。
したがって，本件和解契約２条の不争条項によって，独占禁止法上違法な状態が発生し，かかる事態は，特許法の制度趣旨から許容されるべきではないとの原告の主張は理由がない。
(ウ)原告は，本件特許無効審判の審判手続において，本件発明１，２，４及び５に係る本件特許に新規性欠如の無効理由があることを理由に不争条項が無効である旨の主張をしておらず，本件審決もこの点について何らの審理及び判断をしていないから，原告が本件訴訟において上記主張をすることは許されない（最高裁判所昭和４２年（行ツ）２８号同５１年３月１０日大法廷判決民集３０巻２号７９頁参照）。また，原告は，関連訴訟において，無効の抗弁として，上記新規性欠如を無効理由とする無効の抗弁を主張したが，関連訴訟の受訴裁判所は，関連訴訟の対象製品が本件発明１の技術的範囲に属するとの心証を開示し，侵害論の審理を終えており，このことは，本件特許に一見して明らかな無効理由が存在しないことを示すものである。
さらに，本件発明１，２，４及び５は，優先権基礎出願明細書に記載された発明であって，優先権主張の効果が及ぶから，本件発明１，２，４及び５に係る本件特許には上記新規性欠如の無効理由は存在しない。(エ)前記(ア)ないし(ウ)によれば，本件和解契約２条の不争条項は公序良俗に反し，無効であるとの原告の主張は，理由がない。
ウ小括
以上によれば，原告は，本件和解契約２条の不争条項により，特許無効審判の請求により本件特許権の効力を争う地位を有しないから，本件特許無効審判の請求人適格を有しないとした本件審決の判断に誤りはない。したがって，原告主張の取消事由１は理由がない。
２取消事由２（手続違背）
(1)原告の主張
ア特許無効審判は，口頭審理によるのが原則であり，合理的な理由がある場合に限って書面審理によることができるものであり（特許法１４５条１項），口頭審理から書面審理への職権による移行は，手続保障の観点から，無制限に認められるものではなく，口頭審理の原則の趣旨を没却するような書面審理への移行は，審決の手続的違法をもたらすというべきである。そして，前記１(1)のとおり，特許の無効理由の存在が明らかな場合には，特許を維持しつつ技術の利用を促進する必要もないため，不争条項は無効とされ，請求人適格は否定されないから，不争条項の有効性について争いがある特許無効審判においては，通常どおり口頭審理によって無効理由を明らかにするのが適当である。
イ原告は，審判請求書で本件特許の具体的な無効理由を主張し，本件和解契約２条の不争条項が制限され，又は無効であることを審判事件弁駁書で主張していたにもかかわらず，審判体は，職権で，本件特許無効審判の審理を口頭審理から書面審理に変更し，しかも，双方当事者の代理人に対して書面審理の通知を行わずに，原告に被告の審判事件答弁書(2)を送付するとともに審理を終結し，本件審決をした。
このように本件特許無効審判の審判手続は，原告の反論の機会を奪い，無効理由の審理を行わなかった点において著しく公正を欠くものであり，また，不適法として審決をもって特許無効審判請求を却下する場合，被請求人に答弁書提出の機会を与えているときには，当事者双方及び参加人に書面審理の通知をしなければならないと定める審判便覧（甲３７）にも違反するものであるから，審判体に合理的な裁量があることを考慮してもなお，その裁量を逸脱した手続上の瑕疵がある。
そして，前記１(1)のとおり，本件発明１，２，４及び５は，本件出願前に日本国内において公然実施をされた発明であり，新規性を欠くことは明らかであるから，本件特許無効審判の審判手続における手続上の瑕疵は，本件審決の結論に影響を及ぼす誤りであるといえる。
(2)被告の主張