構成要件Ａ３は，「当該接触検出回路で接触体(5)と被加工物又は工具ないし工具取付軸との接触を電気的に検出する位置検出器において」というものであるが，「接触検出回路」が「接触体」と「被加工物又は工具ないし工具取付具」との「接触」を「検出」する方法につき，「電気」や「電流」によって検出するとはせず，「電気的に」検一般に「的に」との用語を名詞の語尾に付けた場合，それそのものではないが，それと似た性質を持つものを含めた語感を持つことにな

るところ，「電気的に検出する」との表現は，「接触検出回路」が接触体，被加工物等及び位置検出器本体を流れた電流を直接検出する場合のみを指すのではなく，電気と似た性質を持つ媒体を介在させて検
イ本件明細書の記載及び技術常識
本件明細書においても，「接触体」と「被加工物又は工具ないし工具取付具」との「接触」を「検出」する方法につき，接触体，被加工物等及び位置検出器本体を流れた電流を直接検出するものに限定するむしろ，本件特許発明は，接触体に通電，非通電を繰り返すことで接触体が磁化することに伴う誤差発生防止を課題として掲げるものであることに照らせば，位置検出の過程で接触体への通電を利用する構成であれば足り，「接触検出回路」がその電流を直接検出しているか否かで技術的範囲の属否を左右させる合理的理由は見出しがたいとい
ウ被告の主張について
被告は，「電気的に検出する」の意味につき，接触体と被加工物との間に流れる電気を直接に検出する構成に限定されると主張するが，あえて「的に」という幅を持たせる文言が使用されていることと整合
エ小括
以上によると，構成要件Ａ３の「電気的に検出する」とは，「接触検出回路」が接触体，被加工物等及び位置検出器本体を流れた電流を直接検出する場合のみを指すのではなく，電気と似た性質を持つ媒体を介在させて検出した場合も含んでおり，電磁気学の技術常識に照らし，少なくとも磁気を介在させて検出した場合を含むと解するのが相

当である。
そして，ハ号スタイラスを装着したロ号検出器の構成ロａ３は，「前記励起コイルをもって励起されている本体及び接触体と被加工物であるワークとの接触を，前記接触体，前記ワーク，及び機械主軸により閉ループ回路が形成されることにより，前記検出コイルに誘電電流が流れ，電気的に検出する位置検出器」であるが，接触体，被加工物等及び位置検出器本体を流れた電流の電磁誘導によって検出コイルに誘導電流を流し，接触検出回路がこれを検出するというものである。そうすると，被加工物等との接触によって接触体などを流れた電流と接触検出回路が直接検出する電流との間には，磁気が介在することになるが，したがって，ハ号スタイラスを装着したロ号検出器は，「接触検出回路」が，接触体と被加工物等との接触を「電気的に検出する」もの
（４）構成要件Ａ２の充足性
原告は，構成要件Ａ２の「接続」につき，物理的に有線で接触している場合だけでなく，相互に情報を交信できるような状態をも含むと主張するのに対し，被告は，接触検出回路が接触体と直接電気的に接続されていることが必要とされている旨主張するので，この点を検討し，充足性を判断
ア特許請求の範囲の記載
構成要件Ａ２は，「当該接触体に接続された接触検出回路(3,4)とを備え，」というものであるが，「接続」の意味を明示的に表現する記載はない。しかし，特許請求の範囲の記載全体に照らして考えれば，「接触体」と「接触検出回路」の「接続」は，「接触検出回路」が「接触体」と「被加工物又は工具ないし工具取付軸」との「接触」を

「電気的に検出する」ことを可能とするために必要とされる構成であそうすると，「接触体」と「接触検出回路」との「接続」は，上記「接触」を「電気的に検出する」ことが可能な構成であることを求めているとはいえるものの，接触検出回路が接触体と直接電気的に接続されている，つまり，接触体に流れた電流が接触検出回路に直接流れ
イ本件明細書の記載
本件明細書において，「接続」の意味や射程を説明する記載は特にしかし，本件特許発明は，接触体に通電，非通電を繰り返すことで接触体が磁化することに伴う誤差発生防止を課題として掲げるものであることに照らせば，「位置検出回路」が「接触体」と「被加工物」等との「接触」という情報を，「接触体」への通電を利用して「検出」できるものであることが必須であるところ，「接触体」と「接触検出回路」との「接続」も，かかる情報伝達が可能な構成を求める趣旨であると解して矛盾はない一方，接触体に流れた電流が接触検出回
ウ被告の主張について
被告は，「接続」につき，接触検出回路が接触体と直接，電気的に接続されていることが必要とされている旨主張するが，その主な根拠としては，この「接続」が，構成要件Ａ３の「電気的に検出する」のこの点，「接続」が「電気的に検出する」の前提として必要とされる構成であることは被告の指摘のとおりである。しかし，「電気的に検出する」の解釈につき，被告の主張が採用できないことは，前記３

において論じたとおりであり，「電気的に検出する」を前記３のとおり解釈する以上，その前提となる「接続」についても，前記ア，イのしたがって，被告の主張は採用できない。
エ小括
以上によると，「当該接触体に接続された接触検出回路」の「接続」は，「接触検出回路」が「接触体」と「被加工物」等との「接触」という情報を，前記(３)で示した意味で「電気的に検出する」ことを可能とする情報伝達の構成をとっていることを求めているものの，接触体に流れた電流が接触検出回路に直接流れるなど，物理的なつなハ号スタイラスを装着したロ号検出器の構成ロａ２は，「前記励起コイル及び前記検出コイルよりなる電磁誘電機能を利用した接触検出回路が前記コントロールアンプに接続され」ているというもので，「接触検出回路」と「接触体」とに物理的なつながりがなく，「接触体」に流れた電流が直接「接触検出回路」に流れるわけではないが，「接触体」と「被加工物」との「接触」という情報が，接触体，被加工物等及び接触体本体への電流から電磁誘導を経て，接触検出回路への電流という形で伝達される構成をとっており，前記のとおり，「接触」を「電気的に検出」しているといえる。
したがって，ハ号スタイラスを装着したロ号検出器は，「接触検出回路」と「接触体」が，上記のとおりに解した意味で「接続」されているといえるから，構成要件Ａ２を充足する。
（５）小括


以上のとおり，ハ号スタイラスを装着したロ号検出器は，本件特許発明の構成要件Ａ１ないしＡ３を充足し，また，構成要件Ｂ及びＣの充足性に

ついては争いがないところ，すべての構成要件を充足する。したがって，ハ号スタイラスを装着したロ号検出器は，本件特許発明の２争点１－２（その他の被告の各製品は本件特許発明の技術的範囲に属するか）について
（１）ＳＴ２８－１Ｐ及びＳＴ２８－２Ｐのスタイラスを装着した位置検出器証拠（甲８，乙３，４）及び弁論の全趣旨によれば，先端球体の球形が１mmあるいは２mmであるＳＴ２８－１Ｐ及びＳＴ２８－２Ｐのスタイラス（接触針）は，ニッケルを結合材として混入するものではないことが認したがって，ＳＴ２８－１Ｐ及びＳＴ２８－２Ｐのスタイラスを装着した位置検出器は，位置検出器の種類及び構成を問わず，本件特許発明の構
（２）Ａ号検出器
証拠（甲３，４）及び弁論の全趣旨によれば，Ａ号検出器は，接触体に通電することを想定しておらず，通電方式ではなく，内部接点方式の位置このような内部接点方式の位置検出器が本件特許発明の技術的範囲に属したがって，Ａ号検出器は，装着するスタイラスの構成にかかわらず，（３）別紙物件目録１記載④，⑤のスタイラスを装着した位置検出器被告は，別紙物件目録１記載④のスタイラスの製造，販売を争っているところ，被告が，同スタイラスの製造，販売をしたと認めるに足りる証拠

また，同目録記載①ないし④以外に，同構成を有するスタイラス（同目３争点２（スタイラスの製造販売による本件特許権間接侵害の要件充足性）について
ハ号スタイラスを装着したイ号検出器及びロ号検出器がいずれも本件特許
（１）特許法１０１条１号
証拠（甲２～４）によれば，ハ号スタイラスは，これを備え付けても本件特許発明の技術的範囲に属することにはならない内部接点方式の位置検出器とも適合性を有することが認められるから，本件特許発明の技術的範囲に属する製品の生産に「のみ」用いる物（特許法１０１条１号）でこの点，原告は，ハ号スタイラスを内部接点方式の位置検出器に用いることは，社会通念上経済的，商業的ないしは実用的であると認められる用途に当たらないため，「その物の生産にのみ用いる」との要件を否定する理由にはならない旨主張する。確かに，内部接点方式の位置検出器では接触体は通電されないため，その接触部の磁化による測定誤差発生という課題はなく，接触部を非磁性体とした接触体を使う必要性に欠ける。しかし，ハ号スタイラスは，超硬合金であることに由来し，被加工物等との接触を繰り返すことで摩耗や変形による測定誤差が生じることを防止するという作用効果も有するのであるから，内部接点方式の位置検出器であっても，したがって，原告の主張は採用できない。

（２）特許法１０１条２号
アハ号スタイラスは，本件特許発明の技術的範囲に属するハ号スタイラスを装着したイ号検出器及びハ号スタイラスを装着したロ号検出器加えて，本件特許発明は，その課題として，通電，非通電を繰り返すことで接触体が磁性化して誤差が発生することを防止するとともに，接触体が被加工物等との当接離隔を繰り返すことで摩耗や変形による測定誤差が発生することを防止することを掲げ，その解決方法として，「接触体(5)の接触部がタングステンカーバイトにニッケルを結合材として混入してなる非磁性材で形成されている」（構成要件Ｂ）との構成を採るものである。そうすると，「接触部がタングステンカーバイトにニッケルを結合材として混入してなる弱磁性として非磁性材であるＨＡＮ６で形成されている」（構成イｂ，ロｂ）ハ号スタイラスは，まさしたがって，ハ号スタイラスは，「物の発明」である本件特許につき，「その物の生産に用いる物」であり，かつ「その発明による課題イそして，原告は，被告に対し，平成２２年１２月３日付の「催告書」と題する書面を送付し，被告はこれを遅くとも同月６日には受領したが，同書面には，本件特許の特許番号，登録日，本件特許発明の構成要件に加え，イ号検出器が本件特許権を侵害することなどが記載されていた（乙１，弁論の全趣旨）ところ，被告は同日以降，本件特許発明が「特許発明であること」及びハ号スタイラスが「その発明の実施に用いられること」を知っていた（特許法１０１条２号）といえただし，同日より前の時点で，被告がそれら事実関係を知っていた

と認めるに足りる証拠はない。
ウ一方，被告は，ハ号スタイラスにつき，間接侵害（特許法１０１条２号）の除外要件である「日本国内において広く一般に流通している確かに，ハ号スタイラスの用途は，これを備え付けた場合に本件特許発明の技術的範囲に属することになるイ号検出器及びロ号検出器に限定されているわけではなく，本件特許発明の技術的範囲に属さない内部接点方式の位置検出器とも適合性を有   するものではある（甲２～４）。しかし，結局のところその用途は，位置検出器にその接触体として装着することに限定されており，この点，ねじや釘などの幅広い用途を持つ製品とは大きく異なる。また，そのような用途の限定があるため，実際にハ号スタイラスを購入するのは，位置検出器を使用している者に限られると考えられる。このような事情を踏まえると，ハ号スタイラスは，市場で一般に入手可能な製品であるという意味では，「一般に流通している」物とはいえようが，「広く」流通しているとは言い難い。また，そもそもこのような除外要件が設けられている趣旨は，「広く一般に流通しているもの」の生産，譲渡等を間接侵害に当たるとすることが一般における取引の安全を害するためと解されるが，上記のように用途及び需要者が限定されるハ号スタイラスにつき，取引の安全を理由に間接侵害の対象から除外する必要性にも欠けるといえる。したがって，ハ号スタイラスは「日本国内において広く一般に流通しているもの」に当たらず，この点に関する被告の主張は採用できな
（３）小括
以上によると，被告によるハ号スタイラスの製造，販売は，本件特許発

明との関係において，平成２２年１２月６日以降，特許法１０１条２号の４争点３－１（本件特許は，進歩性欠如の無効理由を有しており，特許無効審判により無効とされるべきものか〔乙１２文献〕）について
（１）乙１２発明の内容


ア本件特許の出願（平成１１年４月７日）前の昭和６３年１月７日に頒布されたと認められる特開昭６３－２６５０号公報（乙１２文献）
「１．発明の名称
工作機械
(1)ベース上に移動自在に設けられたテーブル上のワークピースを加工するための加工ヘッドを上記テーブルより上方に配置して設け，上記ベースあるいはテーブルの少なくとも一方に，テーブルの移動寸法を測定するための第１の測定装置を設け，ワークピースを検出する検出子を下端部に備えてなるワーク検出装置を，前記テーブルの上方位置に上下動自在に配置して設けると共に，ワーク検出装置の上下動寸法を検出する第２の測定装置を設けてなることを特徴とする工作機械。(2)ワーク検出装置は加工ヘッドに支承されていることを特徴とする(3)検出子はワーク検出装置に対して揺動可能に設けられていること(4)検出子は第１の測定装置および第２の測定装置の検出子を兼ねる
［発明の技術分野］

本発明は，例えば研削盤，フライス盤，マシニングセンタ等のごとき工作機械に係り，さらに詳細には，ワークピースの寸法を測定する測定装置を備えてなる工作機械に関する。」
「［発明の実施例］
‥‥上記スピンドル３５の下部には，ワークピースＷを検出するワーク検出装置４１が装着してある。より詳細には，スピンドル３５の下部には，下部を開口した適宜円筒形状の検出子ハウジング４３が取付けてあり，この検出子ハウジング４３内には，リング状の支持ベース４５が内装されている。上記支持ベース４５は，検出子ハウジング４３に下部側から螺入した適宜管状のキャップ部材４７によって検出子上記支持ベース４５には，ワ一クピースＷの検出を行なうために，下端部に検出子４９を備えたスタイラス５１が揺動自在に支承されている。より詳細には，検出子４９およびスタイラス５１は，通電性が良好で非磁性の部材よりなるものであって，検出子４９は，ワークピースＷに接触自在なものであり，本実施例においては高精度の球状に形成してある。上記スタイラス５１の上部は支持ベース４５を貫通しており，このスタイラス５１の上端部に設けたフランジ部５３と支持ベース４５との間には，圧縮スプリングのごとき弾機５５が弾装してある。また，上記支持ベース４５の下部側において，スタイラス５１には適宜形状の支点部材５７が螺着等により適宜に取付けてある。この支点部材５７の上面の複数箇所には，半柱状あるいは半球状の接触部５９が形成してあり，各接触部５９は，前記支持ベース４５の下上記スタイラス５１は，支点部材５７における各接触部５９が支持ベース４５のＶ溝６１に係合した状態にあるときには垂直状態に保持

されており，水平方向の外力が作動したときには，適宜の接触部を支なお，上記構成のごときワーク検出装置４１は，前記検出子４９がワークピースＷに接触したときに，ワ一クピースＷと検出子４９との間に微弱電流が通電することによって，ワークピースＷを検出するものである。換言すれば，ワークピースＷと検出子４９との間には，接再び第１図，第２図を参照するに，前記コラム９には，取付具６３を介してカウンター６５が取付けてある。このカウンター６５は，前記第１の測定装置２７，第２の測定装置２９の測定結果等を表示するもので，前記ワーク検出装置４１における検出子４９がワ一クピースＷに接触したときに，第１の測定装置２７，第２の測定装置２９の測定値を読み込むものである。」
イ上記アの記載によれば，本件特許出願前に頒布された刊行物（乙１２文献）に，次の発明（乙１２発明）が記載されているものと認めらＡ１電気的に絶縁された状態で所定の垂直状態を保持する揺動可能な
スタイラス５１と，
Ａ２当該スタイラス５１と接続されて接触子４９とワークピースＷと
の通電時の信号を発信する回路とを備え，
Ａ３当該接回路でスタイラス５１先端の接触子４９とワークピースＷとの接触時の微弱電流の通電を検知して，検出器３３の検出値６５に読み込み，ワークピースＷの上面位置を表示させるワーク検出装置４Ｂ’スタイラス５１先端の接触子４９が，通電性が良好で非磁性の部材
からなることを特徴とする，

Ｃワーク検出装置４１。
（２）本件特許発明と乙１２発明との対比
本件特許発明と乙１２発明とを比較すると，乙１２発明における「スタイラス」及び「接触子」は本件特許発明における「接触体」に，「接触子」は本件特許発明における「接触体の接触部」に，「微弱電流の通電を検知する回路」は本件特許発明における「接触検出回路」に，「ワークしたがって，両者は，「電気的に絶縁された状態で所定の安定位置を保持する微小移動可能な接触体と，当該接触体に接続された接触検出回路とを備え，当該接触検出回路で接触体と被加工物との接触を電気的に検出する位置検出器」である点で一致する一方，本件特許発明が「接触体の接触部がタングステンカーバイトにニッケルを結合材として混入してなる非磁性材で形成されている」（構成要件Ｂ）のに対して，乙１２発明は「接触体の接触部が，通電性が良好な非磁性の部材よりなる」（構成Ｂ’）としており，接触体の接触部を「非磁性部材」とする点までは一致するものの，（３）相違点に対応する技術的事項を記載した文献など
ア乙１４文献
（ア）本件特許の出願（平成１１年４月７日）前の平成２年３月３１日に頒布された文献である「改訂５版金属便覧」（乙１４文献）には，
「・・硬質材料
硬質材料または超硬質材料と呼ばれるものとしては，超硬合金，焼結体などがある。いずれも，粉末冶金または焼結法によって製造され，組織は一般に１～５μｍ程度の大きさの硬質相粒子が少量の金属またはセラミック

スで結合された形となっている。各材料とも低温から高温において高い硬さを示し，耐摩耗性に優れるとともに，一般にかなり高い靭性を兼備し，あわせて耐熱性，耐食性，耐酸化性などにも優れる。そこで，これらは切削，耐摩耗，耐衝撃あるいは耐食用の工具・部品用材料などとして広く用いられる。」
「ａ．超硬合金


本合金（または   !）は，元素周期表Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ族の金属の炭化物粉末を，，，の鉄属金属で焼結結合した合金を総称していう。実用合金としては，１９２３年の"特許に基づいて１９２６年から市販された   #合金（#）が最初のものである。現用合金は大別すると，#系と#$$系の２種であり，   量，$量，$量，炭化物粒度などを調整することによって特性を大幅に変化させることが可能となり，各種用途に応じている。」
「‥‥₃₂，   の添加は耐食性を向上する。を   に置き代えると非磁性としうる。」
（イ）前記アの記載によると，超硬合金とは，元素周期表Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ族の金属の炭化物粉末を，鉄，コバルト，ニッケルの鉄属金属で焼結結合した合金の総称であり，高い硬度を持ち，耐摩耗性，耐熱性，耐食性，耐酸化性などに優れていること，現用の超硬合金は，タングステンカーバイト（#）のタングステン単独の炭化物粉末を，コバルトを結合材とし焼結体としたものと，タングステンカーバイトと共にチタンカーバイト等の金属の炭化物粉末を，コバルトを結合材とし焼結体としたものとの二種に大別されること，ニッケルを結合材とした場合には，耐食性が向上し，非磁性としうることと

イ乙２４文献
（ア）本件特許の出願（平成１１年４月７日）前の昭和４５年５月１３日に頒布された文献である特公昭和４５－１３２１２号公報（乙２４「発明の詳細な説明
本発明は，非磁性の超硬合金に関するものである。
超硬合金は現在，硬く又強靭な材料として種々な用途に使われ，一般には#を主成分とし，これを   で焼結結合したものが広く用いられている。そして#の結合材には他に   ，等の鉄族金属があり，これらによってを用いたときとほぼ同等の性質を与える。」
「従って合金炭素量の範囲を選定すれば，#   及びから強靱にして非強磁性の合金を得ることができるものである。
なお，#－合金において   含量が約１％以下では焼結性が著しく悪く高密度の焼結体が得られない。又，３０％以上では硬度が高速度鋼のそれと殆ど差がなくなり，超硬合金としての意味を失っ従って，本発明においては含量は１％～３０％とするものである。」
「特許請求の範囲
１#   をを結合材として焼結した超硬合金において，合金中の炭素含有量を遊離炭素を現出する臨界炭素量よりも小ならしめ，常温にて非強磁性とした非強磁性にして強靱なる超硬合金。」（イ）前記アの記載によると，本件特許出願前，既に，超硬合金が，硬く，強靭な材料として種々の用途に使われ，タングステンカーバイト（#）を主成分に主原料とし，を結合材としたものが広く用

いられていたこと，タングステンカーバイトを，ニッケルを結合材として焼結した超硬合金は，合金中の炭素含有量を調整すると常温ウ前記(２)のとおり，本件特許発明と乙１２発明とを対比すると，接触体の接触部を非磁性部材とする点までは一致するものの，乙１２発明ではその具体的材質が「タングステンカーバイトにニッケルを結合材として混入してなる非磁性材」であることまでの記載がない点で相違しているが，この相違点にかかる物質は，上記ア及びイのとおり，したがって，乙１２発明に，乙１４文献及び乙２４文献に記載の技術的事項を組み合わせる，つまり，乙１２発明における「非磁性部材」の具体的材質の選択に当たり，乙１４文献及び乙２４文献の開示する技術的事項を適用すれば，本件特許発明の構成を得ることができ
（４）容易想到性
そこで次に，乙１２発明の接触体の接触部について，「非磁性部材」の具体的材質の選択に当たり，乙１４文献及び乙２４文献の開示する技術的事項を適用して本件特許発明を想到することが容易であったかを検討する。まず本件特許発明の掲げる課題は，通電，非通電を繰り返すことで接触体が磁化することに伴う測定誤差発生の防止と，接触体と被加工物等との繰り返しの接触による接触体の摩耗や変形に伴う測定誤差発生の防止とであるが，前者は接触体の接触部を非磁性部材とすることで解決される課題であるから，乙１２発明で未解決なのは後者の課題のみである。そして，乙１２文献内に明示こそされていないものの，通電方式の位置検出器の接触体の接触部は，金属製の被加工物等と繰り返し接触することが当然に想定されていること，被告において，平成元年の時点で既に接触部を超硬合

金とする接触体を製造，販売し，現在まで継続していること（甲２～４，乙１９～２３）からすると，接触体の摩耗や変形に伴う測定誤差という課題は，本件特許出願（平成１１年４月７日）の時点で，当業者にとって周知の課題であったといえるし，また，その解決手法として，接触体の接触一方，タングステンカーバイトにニッケルを結合材として焼結することで非磁性体の超硬合金が得られるとの技術的事項は，昭和４５年には既に文献公知となり（乙２４），平成２年頒布の「改訂５版金属便覧」と題する文献にも記載され（乙１４），本件特許出願（平成１１年４月７日）前に技術常識であったと認められることに加え，本件特許発明と用途や課題が異なるとはいえ，同一の技術分野において本件特許出願前に頒布されたそうすると，乙１２発明の開示する「非磁性部材」の具体的材質を選択するに際し，上記周知課題及び周知技術の下で，「タングステンカーバイトにニッケルを結合材として焼結した非磁性の超硬合金」を選択することは，単に公知材料からの最適材料の選択に過ぎず，当業者の通常の創作能したがって，乙１２発明に，乙１４文献及び乙２４文献の開示する技術的事項を組み合わせて本件特許発明に想到することは容易であったといえ
（５）原告の主張について
この点，原告は，通電，非通電を繰り返すことで接触体が磁化することに伴う測定誤差発生の防止という本件特許発明の掲げる課題が，乙１２文献ほか，本件特許出願前のどの文献にも開示されておらず，本件特許発明に至る動機付けに欠ける旨主張する。
しかし，この課題は，乙１２文献の開示する乙１２発明の構成，つまり，


「接触体の接触部を非磁性部材とする」ことで既に解決されているのであるから，当該課題にかかる動機付けがなければ本件特許発明の構成に至ることができないなどというものではない。言い換えれば，通電方式の位置検出器において，「接触体の接触部を非磁性部材とする」構成は，主引例である乙１２文献に開示されているのであるから，かかる構成へ至るためまた，「接触体の接触部を非磁性部材とする」構成の具体的な材料選択をする前提として，そのような上位概念で表現された構成を維持することへの動機付けが求められると解したとしても，あくまで既に公知となっている構成を維持するだけの動機付けがあるか否かの問題であり，新規の構成へ至る動機付けがあったかが問われるわけではない。通電方式の位置検出器において，「接触体の接触部を非磁性部材とする」ことでその磁性化を防止できることは，乙１２文献でその構成に触れた当業者にとって明らかであるが，通電方式の位置検出器における測定対象は通電性のある物質であること，乙１２文献中の上記構成は強磁性の環境下における位置検出器で採用されたものであることからして，接触体の接触部の磁性化を避けることができれば，切削加工等で生じた切粉の付着など磁性化に伴う不都合を回避する効果が得られることも，乙１２文献に触れた当業者が予測し得る範囲内にある。そのため，「接触体の接触部を非磁性部材とする」構成を採る技術的意義は，その構成自体が示唆するものといえ，これを維持なお，同様の理由により，当業者の予測し得ない顕著な作用効果や用途を見出したともいえず，かかる観点から本件特許発明の進歩性を肯定するしたがって，課題の示唆がないことを理由として本件特許発明の容易想

（６）小括
以上によると，本件特許は，進歩性欠如の無効理由を有しており，特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから，原告は，被告に対し，本件特許権に基づく権利を行使することはできない（特許法１０４第５結論
以上の次第で，原告の請求は，その余の争点について判断するまでもなく理由がないから，いずれも棄却することとし，主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第２６民事部
   裁判   長裁判   官        山    田    陽    三             裁判官          松    川    充    康             裁判官          西    田    昌    吾

物件目   録１
位置検出器の交換用スタイラスで，次の①ないし④の型式のもの及び⑤の特徴を有するもの（下線付きのもの：ハ号スタイラス）
①ＳＴ２８－１Ｐ
ＳＴ２８－２Ｐ
ＳＴ２８－３Ｐ
ＳＴ２８－４Ｐ
②ＳＴ２８Ｃ－４Ｎ
ＳＴ３８Ｃ－４Ｎ
ＳＴ４８Ｃ－４Ｎ
ＳＴ６８Ｃ－４Ｎ
ＳＴ９８Ｃ－４Ｎ
ＳＴ９８Ｃ－５Ｎ
③ＳＴ４０
ＳＴ５０
ＳＴ７０
ＳＴ１００
④ＳＴ８０－３Ｐ
⑤接触体の接触部の材質が，①ないし④と同じもの

物件目   録２
１イ号検出器（構成；イ号図面記載のとおり）
シリーズ名：ポイントマスター／%&'$()"$*+
商品名：      ポイントマスターＰＭＣ
型式：        ＰＭＣ－２０
ＰＭＣ－３２
ＰＭＣ－２０Ｓ
ＰＭＣ－３２Ｓ
ＢＢＴ４０－ＰＭＣ－１３０
ＢＢＴ５０－ＰＭＣ－１６０
ＢＢＴ４０－ＰＭＣ－１３０Ｓ
ＢＢＴ５０－ＰＭＣ－１６０Ｓ
ＢＴ４０－ＰＭＣ－１３０
ＢＴ５０－ＰＭＣ－１６０
ＢＴ４０－ＰＭＣ－１３０Ｓ
ＢＴ５０－ＰＭＣ－１６０Ｓ
商品名：      ポイントマスターＰＭＧ
型式：        ＰＭＧ－１０
ＰＭＧ－２０
ＰＭＧ－３２
ＰＭＧ－１０Ｓ
ＰＭＧ－２０Ｓ
ＰＭＧ－３２Ｓ

２ロ号検出器（構成：ロ号図面記載のとおり）
シリーズ名：ＬＣタッチセンサ
商品名：      タッチプローブ（芯出し、計測用）
型式：        ＢＴ４０－ＬＣＰ５６
ＢＴ５０－ＬＣＰ５６
３Ａ号検出器
商品名，型式：ニューゼロセンサ
ニューゼロセンサＯＰＴ３０００
ニューゼロセンサ５０００
ＯＰＴ２０００


令和元年１０月３０日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成３０年（ワ）第３２５１９号発信者情報開示請求事件（以下「第１事件」という。）
令和元年（ワ）第１９７１６号発信者情報開示請求事件（以下「第２事件」という。）
口頭弁論終結日令和元年１０月９日
判      決
第１事件原告兼第２事件原告    Ａ
（以下「原告」ともいう。）
同訴訟   代理人   弁護士      平野   敬第１事件原告訴訟復代理人兼第２事件原告訴訟代理人弁護士
髙井雅秀
第１事件被告     ユーチ   ューブ   ・エル   エルシ   ー（以下「被告ユーチューブ」という。）
第２事件被告     グーグ   ル・エ   ルエル   シー（以下「被告グーグル」という。）
上記２   名訴訟   代理人   弁護士       古田啓昌
赤川   圭
山内真之
澁谷優大
川端彩華
被告ユーチューブ訴訟代理人弁護士安藤     翔
主      文
１被告ユーチューブは，原告に対し，別紙発信者情報目録１記載の各情報を開示せよ。
２被告グーグルは，原告に対し，別紙発信者情報目録２記載１及び３の各情報を開示せよ。
３原告のその余の請求をいずれも棄却する。
４訴訟費用は，第１事件，第２事件を通じ，原告に生じた費用の５分の１及び被告グーグルに生じた費用の３分の１を原告の負担とし，原告に生じた費用の５分の２及び被告ユーチューブに生じた費用を被告ユーチューブの負担とし，原告に生じたその余の費用及び被告グーグルに生じたその余の費用を被告グーグルの負担とする。
事実及び理由
第１請求
１第１事件
主文１項と同旨
２第２事件
被告グーグルは，原告に対し，別紙発信者情報目録２記載の各情報を開示せよ。
第２事案の概要
１本件は，原告が，インターネット上の動画共有サービスを運営する被告ユーチューブ及び被告ユーチューブにおける通信にサーバーの提供等をしている被告グーグルに対して，被告らの電気通信設備を経由してされたインターネット上のウェブサイトへの動画の掲載によって，当該動画において再生された文章に係る原告の著作権（複製権，公衆送信権及び翻案権）が侵害されたことが明らかであり，被告ユーチューブの保有する別紙発信者情報目録１記載の各情報（以下「本件発信者情報１」という。）及び被告グーグルの保有する別紙発信者情報目録２記載の各情報（以下「本件発信者情報２」という。また，本件発信者情報１と併せて「本件発信者情報」という。）が，その侵害に係る発信者情報であって，上記の各動画の投稿をした者ら（以下「本件各投稿者」という。）に対する損害賠償請求を行うために被告らの保有する発信者情報の開示が必要であるとして，特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（以下「法」という。）４条１項に基づき，第１事件において被告ユーチューブに対し本件発信者情報１の開示を，第２事件において被告グーグルに対し本件発信者情報２の開示を，それぞれ求める事案である。
２前提事実（当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠（以下，書証番号は特記しない限り枝番を含む。）及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実）
当事者
ア原告は，文筆業を営む者である（甲８～１２）。イ被告ユーチューブは，インターネット上での動画共有サービスを提供する「ＹｏｕＴｕｂｅ」のウェブサイト（以下「本件サイト」という。）を運営する，アメリカ合衆国デラウェア州法に基づき設立された合同会社である。ウ被告グーグルは，被告ユーチューブのマネージングメンバーとして被告ユーチューブを代表する，アメリカ合衆国デラウェア州法に基づき設立された合同会社である。
本件各投稿者の行為
本件各投稿者は，別紙投稿記事目録の「投稿日」欄記載の日に，本件サイトを利用して，同目録の「ＵＲＬ」欄記載の各ページＵＲＬに係るウェブページに，同目録の「動画タイトル」欄記載のタイトルの動画（以下「本件各動画」という。）を投稿した。
本件各動画は，上記各タイトルに対応する各記事（甲１３。以下「本件各記事」という。）の全部（ただし，別紙投稿記事目録記載番号２６５のものについてはその一部）を画面上にスクロールさせて流しながら表示するものである。本件各動画は音楽とともに再生され，本件各動画中の本件各記事の背景には画像が再生される。本件各動画は，不特定の者が閲覧可能なものであった。
被告らの行為等
被告グーグルは，その保有するサーバーを，被告ユーチューブに対し本件各動画の通信の用のために提供するとともにこれを管理し，被告ユーチューブは上記サーバーを本件各動画の通信の用に供している。
したがって，被告らは，いずれも法４条１項の特定電気通信役務提供者に該当する。
原告の有する著作権の侵害
ア原告は，本件各記事の著作者であり，その著作権を有している。イ本件各動画は，原告の本件各記事に係る複製権，公衆送信権及び翻案権を明らかに侵害する。
被告らによる本件発信者情報の一部の保有
被告ユーチューブは，本件発信者情報１を，被告グーグルは，本件発信者情報２のうち，少なくとも別紙発信者情報目録２記載１及び３の各情報（以下「本件発信者情報２－１」といい，同目録記載２の情報を「本件発信者情報２－２」という。）をそれぞれ保有している。
３争点
被告グーグルが本件発信者情報２－２を保有しているか否か（争点１）
開示を求める正当な理由の有無（争点２）
４争点に対する当事者の主張
争点１（被告グーグルが本件発信者情報２－２を保有しているか否か）につ
いて
【原告の主張】
被告グーグルは，本件発信者情報２－２を保有している。
【被告グーグルの主張】
否認する。
争点２（開示を求める正当な理由の有無）について
【原告の主張】
原告は，本件各投稿者に対して，本件各記事の著作権侵害（複製権，公衆送信権及び翻案権）による損害賠償請求をするため，被告らにその保有する本件発信者情報の開示を求めるものであり，正当な理由がある。
【被告らの主張】
争う。
第３当裁判所の判断
１争点１（被告グーグルが本件発信者情報２－２を保有しているか否か）につ
いて


平成２８年３月１７日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２６年（ワ）第９９４５号特許権者確認等請求事件
口頭弁論終結日平成２８年１月１９日
判            決
原      告                  Ｐ１同訴訟代理人弁護士          辻    口    信    良同                          岡    村    英    祐被      告                  Ｐ２
主            文
１   被告は，原告に対し，別紙特許権目録記載の特許権の移転登録手続をせよ。２   原告のその余の請求を棄却する。
３訴訟費用は，これを５分し，その２を原告の負担とし，その余は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
１主文第１項と同旨
２被告は，原告に対し，１００万円及びこれに対する平成２６年１１月１４日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２当事者の主張
１請求原因
(1)原告は，平成１９年５月頃，特許第５０２５５３４号の特許（以下「本件特許」という。）に係る発明（以下「本件発明」という。）を発明し，その特許を受ける権利を取得した。
(2)原告は，平成２０年３月１７日，本件発明に係る特許出願（以下「本件出願」という。）をした。
(3)原告とＰ３社は，同年６月１３日，本件発明に係る特許を受ける権利をＰ３社に譲渡する旨を合意し，その旨の出願人名義変更手続をした。(4)原告とＰ３社は，平成２１年１０月頃，本件発明に係る特許を受ける権利を原告に譲渡する旨の合意をした。
(5)原告と被告は，同月頃，出願人名義だけを形式上被告とする旨を合意し，同月１５日，特許庁に対し，本件出願の出願人を被告に変更する旨の出願人名義変更手続がされた。
(6)本件出願については，特許査定がされ，平成２４年６月２９日，被告を特許権者として設定登録された（以下，本件特許に係る特許権を「本件特許権」といい，その特許を受ける権利と併せて「本件特許権等」という。）。(7)原告は，被告に対し，登録名義の変更を求めて，誠意をもって話合いをしようと３回にわたり書面を郵送するなど最善の努力をしたが，被告は，郵便の受領を拒否するなどして話合いを拒否した。
本件特許権については，具体的な製品製造に向け，有力な数社からオファーが入っており，原告は，その企業との関係でも毎日身の細る思いをしている。被告の上記行為は，原告に対する不法行為を構成し，原告の精神的苦痛は１００万円を下らない。
(8)よって，原告は，被告に対し，①不当利得返還請求権に基づき，本件特許権について移転登録手続を求めるとともに，②不法行為に基づき，１００万円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２６年１１月１４日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払いを求める。
２請求原因に対する認否
(1)請求原因(1)ないし同(4)は，いずれも不知。(2)請求原因(5)は否認する。被告は，本件特許権等につき，それを第三者に譲渡しない等の条件付きで，実際に譲渡を受けたものである。(3)請求原因(6)は不知。
(4)請求原因(7)は，否認する。
３被告の主張
被告は，Ｐ３社から請求原因(5)の出願人名義変更を受けるに当たり，Ｐ３社との間で，本件特許権等を第三者に譲渡しない旨及び譲渡したことが判明した場合は，Ｐ３社は被告に対して損害賠償を請求できる旨を約した。したがって，Ｐ３社の承諾なく原告に登録名義を移転することはできない。
４被告の主張に対する認否
被告が，Ｐ３社から請求原因(5)の出願人名義変更を受けるに当たり，Ｐ３社との間で，本件特許権等を第三者に譲渡しない旨を約したことは認め，Ｐ３社の承諾なく原告に登録名義を移転することはできないとの主張は争う。Ｐ３社は，平成２５年２月８日，本件特許権の登録名義を被告から原告に移転することを承諾した。
第３当裁判所の判断
１認定事実
証拠（後掲のもの）及び弁論の全趣旨によると，次の事実を認めることができる。(1)原告は，特許第５０２５５３４号の特許（本件特許）に係る発明（本件発明）を発明した後，平成２０年３月１７日，出願人及び発明者を原告とし，発明の名称を「還元装置及び同装置を用いた磁気水製造方法」とし，Ｐ４特許事務所の弁理士を代理人として，本件発明に係る特許出願（本件出願）をした。（甲１，２，１５，原告本人２，３頁）
Ｐ３社の代表取締役であるＰ５は，原告を同社の技術部長として給料を支払い，本件出願の費用を支払い，設備を借りて実験をするなど，本件特許に関する事業に協力していた。（甲２，乙７，９，証人Ｐ５・３，８頁，原告本人３頁）原告は，Ｐ５とＰ３社を共同経営することとしたことから，Ｐ５の求めに応じて，本件特許の出願人の名義を原告からＰ３社に変更することとし，同年６月１３日，出願人名義変更の届出をした。（甲１，原告本人２，３頁）原告は，被告を含む事業上の仲間との間で，本件特許に関わる事業の立上げについて話し合っていた。（原告本人１，２，９頁，被告本人１頁）(2)その後，Ｐ３社の経営状態が悪化し，閉鎖することとなったため，原告は，自らが本件特許を利用した事業を続けようと考え，Ｐ５に対し，出願人の名義をＰ３社から再び原告に戻すことを提案し，Ｐ５はこれを了承した。その際，原告は，自己の負債等の問題があったため，出願人の名義を第三者名義にしておくこととし，被告に本件出願の名義人になってもらうこととした。（甲２２，証人Ｐ５・８，１６頁，原告本人３，４，１１，１８ないし２０頁，被告本人２，３頁）その際，Ｐ５は，それまで本件特許について相当な費用を支出するなどの応援をしてきたため，原告に対し，本件特許に関わる事業が成功した場合には，２００万円を返済するよう求めるとともに，被告が本件特許を他の者に売るなどして，原告が権利を失うことのないようにすることを求めた。（証人Ｐ５・８，１１，１４ないし１６頁）


そこで，原告は，念書の原案を作成し，さらにＰ５から指示を受け，本件出願を含む２件の出願に係る特許を受ける権利の譲渡につき，「(1)権利譲渡後利益が発生した場合。(2)政府系機関等より補助金を受け取った場合は，其の権利の代価を，お支払いします。一応最低価格として２００万円以上とする。但し，これらの権利を第三者に譲渡する事は出来ない，もし譲渡したことが判明した場合は，Ａ（注：Ｐ３社）はＢ（注：被告）に損害賠償を請求する事が出来る。」との文章として，Ｐ３社及び被告の名義による「念書」（乙１。以下「本件念書」という。）を作成し，Ｐ５に，Ｐ３社の代表取締役として押印をしてもらった。（乙１，６，証人Ｐ５・２，６頁，原告本人１６，１９，２０頁）
被告は，平成２１年９月１１日頃，原告の求めに応じて本件念書に押印し，原告との間で本件念書とＰ５作成のＰ３社の譲渡証書を交換したが，その際，本件念書の趣旨については特段説明を受けなかった。また，本件念書の原本は，２通，作成されたが，被告は，その写しを受け取った。（乙１，原告本人１３，１４頁，被告本人２，４，９，１０頁）
その後，同年１０月１５日，特許庁に対し，本件特許の出願人名義を被告に変更する旨の届出がなされた。この手続は被告が行い，手続費用も被告が負担した。（甲１，被告本人３頁）
(3)Ｐ３社は，Ｐ５が代表取締役に就いていたところ，Ｐ５は，Ｐ６から青森県における廃ビニールに関する事業への協力を求められ，同人が代表取締役となって会社を営むことを勧めた。そこで，平成２２年１１月，Ｐ３社の商号がＰ７社へ変更されるとともに，Ｐ５が代表取締役を辞任し，上記Ｐ６が代表取締役に就任し，同年１２月，その旨の登記がされたが，その後も，Ｐ５は，同社の取締役を務めている。（甲２０，２１，証人Ｐ５・３，４頁）
(4)本件出願については，平成２４年６月５日，特許査定がされ，同月１９日，１年分ないし３年分の特許料が納付され，同月２９日，被告を特許権者とし，発明の名称を「還元装置及び同装置を用いた磁気水製造方法」として，設定登録がされた。（甲１，１４，１５）
Ｐ４特許事務所の弁理士は，同年９月２１日頃，本件特許権の登録名義を原告に移す手続をとるために，原告に対し，本件特許に係る移転登録申請に関する委任状の作成を依頼するとともに，被告に対し，本件特許に係る譲渡証書を送付し，同書への押印等をするよう求めた。（甲９，１０の１，２）そして，原告が，被告に対して本件特許権の登録名義を原告に戻すよう依頼したところ，被告は，名義を移すと自らが本件念書に記載された損害賠償責任を負うことになるため，本件念書を返還してもらえなければ名義変更に応じられない旨回答した。（原告本人４，５頁）
そこで，Ｐ５及び原告は，平成２５年１月２９日付けで，本件念書に付した条件を全て取り除いて本件特許権を原告に移転させることに同意し，この同意によって被告との間の契約，約束が存在しなくなったことを承認する旨のＰ５及び原告の名義の同意書（甲１６）を作成した。これに対し，被告が名義の誤りや誤字を指摘したため，Ｐ５及び原告は，改めて，同年２月８日付けで，Ｐ３社及び原告の名義により上記と同内容の同意書（甲１７）を作成した。この当時，既にＰ３社の商号はＰ７社に変更され，Ｐ５は，代表取締役を辞任していたが，自分の会社という意識があり，Ｐ３社の代表取締役として押印をした。（甲１６，１７，証人Ｐ５・１５ないし１７頁，原告本人５，６，１７，１８頁，被告本人８，９頁）(5)原告は，被告に対し，平成２５年２月１２日，上記の同意書を示して，異議があるときは知らせるよう求めるとともに，原告がＰ５の所に出入り禁止となっている旨を伝え，Ｐ５の勤務先の住所及び電話番号を記載したファックスを送信したところ，被告は，Ｐ５との連絡を試みた。（乙５，被告本人６，７頁）また，被告は，Ｐ５に対し，同月２０日，ファックスを送信し，その中で，原告から本件特許権を譲渡するよう依頼を受けた旨，本件念書の原本２通を返却してもらえれば譲渡証書を発行しようと考えていたが，本件念書の原本を紛失したのであれば，Ｐ５が紛失を自認する内容の公正証書を作成すれば，譲渡証書を発行する旨を述べた。さらに，被告は，Ｐ５から返答が得られなかったため，Ｐ５に対し，同月，同じ書面を郵送するとともに，原告に対し，同年３月，同書面の写しを宅急便で送ったが，Ｐ５からは返答がないままであった。（乙６，８，被告本人７，１４頁）被告は，原告から弁護士に書面を送付するように言われ，同年５月２１日頃，原告の「担当弁護士」に宛ててファックスを送信し，その中で，本件念書の原本の回収を希望し，回収が不可能である場合は，本件念書の内容を全て無効とする内容を記載し，署名，実印による押印をした上で，印鑑証明書を添付した「丙」（Ｐ３社と思われる。）の自認書を提出するよう求めた。原告は，被告に対し，同月２４日，同年６月の面会の日程調整を依頼する旨をファックスにより伝えた。（乙１０，１１，被告本人７頁）
(6)被告は，原告に対し，平成２６年２月７日，本件特許権を譲渡する場合には本件念書の原本２通を被告に返還する約束になっている旨を記載した書面を郵送した。（乙１５，原告本人６，７頁，被告本人１２，１３頁）原告訴訟代理人弁護士は，平成２６年６月，３回にわたり，被告の勤務先及び居住地に宛てて，Ｐ４特許事務所から受領した必要書類に署名押印等するよう被告に対して依頼する旨の内容証明郵便を送付したところ，同郵便は，保管期限経過により返却された。（甲１１の１ないし１３の２，原告本人７頁）(7)原告は，平成２６年１０月１６日，本件訴えを提起した。
２本件特許権に係る移転登録手続請求について
(1)請求原因(1)ないし(3)について


認定事実(1)のとおり，原告は，遅くとも平成２０年３月１７日に本件出願をするまでに，本件発明を発明したと認められる。そして，本件発明に係る特許を受ける権利を取得しており，その限度で，請求原因(1)の事実が認められ，認定事実(1)からすると，請求原因(2)及び(3)の各事実が認められるから，同年６月１３日の時点では，Ｐ３社が，本件発明に係る特許を受ける権利を有していたと認められる。
(2)請求原因(4)ないし(6)について
ア認定事実(2)のとおり，原告とＰ３社（Ｐ５）は，Ｐ３社の経営状態が悪化し，閉鎖することとなったことから，原告が本件特許を利用した事業を続けるために本件特許の出願人の名義をＰ３社から原告に戻すこととしたのであるから，原告とＰ３社は，平成２１年１０月頃，本件発明に係る特許を受ける権利を原告に譲渡する旨の合意をしたと認められ，請求原因(4)の事実が認められる。そして，認定事実(2)のとおり，原告は，自己の負債等の問題があったため，出願人の名義を第三者名義にしておくこととして，被告に本件出願の名義人になってもらうこととし，その際，被告に本件念書に押印をさせたことからすると，原告と被告は，同月頃，便宜上，本件出願の名義人を被告とする旨を合意したと認められる。また，認定事実(2)のとおり，同月１５日，特許庁に対し，本件出願の出願人を被告に変更する旨の手続がされており，請求原因(5)の事実が認められる。イこの点について，被告本人は，本件念書と譲渡証書を交換した以上は，実際に本件特許権等の譲渡を受け，完全な権利者となったと供述する（３頁）。しかし，原告は本件発明の発明者であり，原告自身が事業を続けるために，Ｐ５との間で，出願人名義をＰ３社から原告に戻すことまで合意したにもかかわらず，事業上の仲間の一人であるにすぎない被告に対して，何らの対価の支払もなく，本件特許権等を譲渡するとは考え難いところである。また，本件念書において，被告が本件特許権等を第三者に譲渡することが制限されているのも，便宜上，出願人名義だけを被告に移したことから，被告が勝手に権利を処分することを防止するために定められたものとして，合理的に理解し得るものである。この点，認定事実(2)のとおり，被告は，自らが名義人を被告に変更するための手続を行い，手続費用を負担しているが，被告がそのような費用を支払ったとしても，本件特許の対価に相当する金員を支払ったとはいえない。
以上から，被告本人の上記供述は採用できない。
なお，原告本人は，出願人名義を被告にした理由について，被告から，出願人と発明者が同一人になる名義変更ができないと言われたからであると供述するが（４頁），本件出願の当初では出願人も発明者も原告とされており，原告も当然そのことを認識していたはずであることからすると，被告のそのような言葉を原告が信じたとは考え難いから，原告の上記供述も採用できない。
ウそして，認定事実(4)のとおり，本件出願について特許査定がされ，平成２４年６月２９日，被告を特許権者として設定登録がされており，請求原因(6)の事実が認められる。
(3)原告の特許権移転登録請求権について
以上に認定した原告とＰ３社との合意内容（請求原因(4)の事実）及び原告と被告との合意内容（請求原因(5)の事実）によれば，出願人名義を被告に変更した当時，原告が本件発明に係る特許を受ける権利を有していたと認められ，その後，請求原因(6)のとおり，本件特許権は，本件出願について特許法所定の手続を経て，設定の登録がされたのであるから，本件特許権は，原告が有していた特許を受ける権利と連続性を有し，それが変形したものであると評価することができる。そうすると，被告は，法律上の原因なくして，本件特許権を取得したという利益を得ているといえるから，原告は，被告に対し，不当利得返還請求権に基づいて，本件特許権について移転登録手続を請求することができる（最高裁判所平成１３年６月１２日判決・民集５５巻４号７９３頁参照。なお，本件では，平成２３年法律第６３号による改正後の特許法７４条は適用されない。）。
(4)被告の主張について
被告は，Ｐ３社から請求原因(5)の出願人名義変更を受けるに当たり，Ｐ３社との間で，本件特許権等を第三者に譲渡しない旨及び譲渡したことが判明した場合は，Ｐ３社は被告に対して損害賠償を請求できる旨を約したため，Ｐ３社の承諾なく原告に登録名義を移転することはできないと主張する。そして，被告本人は，本件念書の「第三者」には原告も含まれ，原告に本件特許権等を譲渡したならば被告が本件念書に記載された債務や責任を負うおそれがあるため，本件念書の原本が返還されない限り，本件特許の名義人を原告に移すことに応じられない旨供述する（被告本人５，１４頁）。
しかし，証人Ｐ５は，本件念書において上記のように被告が本件特許権等を第三者に譲渡しない旨を記載した趣旨は，被告がその権利を勝手に譲渡することがないようにして，原告の権利を保全する趣旨である旨を証言しており（証人Ｐ５・１４，１５頁），この証言は，当時，本件念書の作成に関与したＰ３社の代表者の証言として合理的で信用できる。そうすると，本件念書の「第三者」に原告は含まれず，被告が原告に本件特許権の登録名義を移転することは制限されず，移転してもＰ３社が被告に対して損害賠償請求をすることはできないと認めるのが相当である。そして，証人Ｐ５が，その場合に被告に対して損害賠償を請求することはないと明言しているのは（１５頁），そのことを裏付けるものである。したがって，被告の上記の主張によっても，本件の移転登録請求は何ら阻止されるものではない。
(5)まとめ
以上によれば，原告は，被告に対し，不当利得返還請求権に基づいて，本件特許権について移転登録手続を請求することができる。
なお，被告は，本件の口頭弁論終結後に２０１６年２月１５日付けの「準備書面」を提出するが，その記載を考慮しても，上記判断は左右されない。
３不法行為に基づく損害賠償請求について
確かに，認定事実(4)ないし(6)のとおり，原告は，被告に対し，書類を送付するなどして，本件特許の登録名義の変更を求めてきており，原告訴訟代理人弁護士が平成２６年６月に３回にわたって内容証明郵便を送付したところ，保管期限経過により返送された事実が認められる。


平成２６年２月６日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２４年（ワ）第５６６４号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論の終結の日平成２５年１２月５日
判決
岐阜県下呂市＜以下略＞
原告       有限会   社金山   化成
岐阜県美濃加茂市＜以下略＞
原告       日本ポ   リ鉢販   売株式   会社上記両名訴訟代理人弁護士      櫻林正   己同訴訟   代理人   弁理士        兼子直   久
岐阜県美濃市＜以下略＞
被告       株式会   社東海   化成
同訴訟   代理人   弁護士        後藤昌   弘
川岸弘   樹
鈴木智   子
古谷    渉
同訴訟   代理人   弁理士        廣江武   典
西尾    務
服部素   明
主文
原告らの請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及   び理由
第１請求
１被告は，別紙物件目録記載１ないし６の育苗ポットを製造，販売してはならない。
２被告は，別紙物件目録記載１ないし６の育苗ポット及びその製造のための金型を廃棄せよ。
３被告は，原告らに対し，それぞれ７７７０万円及びこれに対する訴状送達の日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，育苗ポットに関する特許権を共有する原告らが，被告が製造，販売する育苗ポットは原告らの特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張して，被告に対し，特許法１００条に基づき，育苗ポットの製造販売の差止め並びに育苗ポット及びその製造のための金型の廃棄を求め，民法７０９条に基づき，それぞれ損害金７７７０万円及びこれに対する訴状送達の日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。１前提事実（当事者間に争いがないか，後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実）
原告らの特許権
ア原告らは，発明の名称を「育苗ポット及び表示板付育苗ポット」とする特許権（特許第３８６０１７６号。以下「本件特許権」といい，この特許を「本件特許」という。）を有している。本件特許は，平成１６年２月２５日にした原出願（特願２００４－４９０８６号）から，平成１６年３月２６日に分割出願されたものであり，願書に添付した明細書及び特許請求の範囲についての平成１８年３月２２日   付手続補正書による補正（以下「本件補正」という。）を経て，同年９月２９日に特許権の設定の登録がされた。本件補正は，本判決添付の公開特許公報の該当項のとおり記載されていた願書に最初に添付した明細書（以下「当初明細書」という。）及び特許請求の範囲（以下「当初特許請求の範囲」という。）を本判決添付の特許公報の該当項のとおり補正するというものである。
（甲２，乙５，１２）
イ被告は，平成２４年４月１１日，本件特許（請求項４及び７）に対し，特許無効審判を請求し，原告らは，同事件の係属中の平成２５年４月２２日，特許請求の範囲の減縮又は明瞭でない記載の釈明を目的として，願書に添付した明細書（以下「本件明細書」という。）及び特許請求の範囲の訂正（以下，この訂正を「本件訂正」という。）の請求をした。本件訂正は，特許請求の範囲の請求項４を削除し，本判決添付の特許公報の該当項のとおり記載されていた請求項７を別紙「本件訂正後の請求項７の記載」（訂正部分に下線を付す。）のとおり訂正するという内容を含むものである。
（甲１９の１の１ないし３，１９の２，乙１）
ウ特許庁は，平成２５年６月１９日，上記事件について，本件訂正を認めるとした上，請求項７に係る本件特許を無効とするとの審決をした。原告らは，上記審決のうち，請求項７に係る本件特許を無効とする部分を不服として，知的財産高等裁判所にその取消しを求める訴え（同裁判所平成２５年（行ケ）第１０２０１号）を提起した。
（甲２１ないし２３，乙２１）
原告らの発明
本件訂正前の特許請求の範囲の請求項７の記載は，本判決添付の特許公報の該当項記載のとおりであり（以下，この請求項７に係る発明を「本件発明」という。），本件訂正後のそれは，別紙「本件訂正後の請求項７の記載」のとおりである（以下，本件訂正後の請求項７に係る発明を「本件訂正発明」という。）。
被告の行為
被告は，平成１８年９月３０日以降，業として，別紙物件目録記載１ないし６の育苗ポット（以下，それぞれを目録の番号に従い「被告製品１」のようにいい，併せて「被告各製品」という。）を製造，販売している。
被告各製品の構成
被告各製品の構成は，それぞれ別紙被告製品１説明書，被告製品２説明書，被告製品３説明書，被告製品４説明書，被告製品５説明書及び被告製品６説明書記載のとおりである。
構成要件充足性
ア本件発明等の構成要件の分説
本件発明
本件発明を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，それぞれの符号に従い「構成要件Ａ」のようにいう。）。
Ａ底壁と，その底壁の縁部から上方に向かって立設する側壁と，その側壁と前記底壁とで囲まれる空間であって苗や培土を収納する収納空間と，その収納空間に培土や苗を入れるために前記側壁の上縁部によ
り形成される開口面とを備えた育苗ポットにおいて，
Ｂ前記側壁は平面視多角形に形成されており，その多角形に形成された側壁の少なくとも１の面は，前記底壁側の側壁面が前記上縁部側の側壁面に対して段差部を有して前記収納空間側へ窪んで形成されてお
り，
Ｃその段差部は，前記収納空間に前記培土を収納した場合にその培土
によって埋没した状態となる位置に形成され，
Ｄその段差部の前記開口面を臨む部分に開口され，前記収納空間に収納される苗に関する情報が表示された表示板を差込む差込み口を有し，Ｅその差込み口は，前記多角形に形成された側壁の１の面における周
方向の略中央部に形成されていることを特徴とする
Ｇ育苗ポット。
本件訂正発明


本件訂正発明を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，下記Ｅ’を「構成要件Ｅ’」と，同Ｆを「構成要件Ｆ」という。）。ＡないしＤ本件発明の構成要件ＡないしＤと同じ。Ｅ’その差込み口は，前記多角形に形成された側壁の１の面における周
方向の略中央部に形成され，
Ｆ前記段差部は，少なくともその差込み口が開口されている部分に形
成されていることを特徴とする
Ｇ本件発明の構成要件Ｇと同じ。
イ本件発明等と被告各製品との対比
被告各製品は，いずれも，本件発明の構成要件Ａ，ＣないしＥ及びＧを充足し，本件訂正発明の構成要件Ａ，Ｃ，Ｄ，Ｅ’，Ｆ及びＧを充足する。
２争点
被告各製品が本件発明及び本件訂正発明の技術的範囲に属するか否か，すなわち，被告各製品が構成要件Ｂを充足するか否か（争点１）本件発明に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか否か，すなわち，本件補正における請求項７の補正が新規事項の追加
に当たるか否か（争点２）
３争点に関する当事者の主張
争点１（被告各製品が構成要件Ｂを充足するか否か）について
（原告ら）
ア被告各製品は，いずれも，側壁２は平面視四角形に形成されていて，上方に位置する上方側壁２１と，その上方側壁２１の下端全周から内方に屈曲する段差側壁２２と，その段差側壁２２と底壁１とに接続され下方に位置する下方側壁２３とによって構成されており，その結果，側壁２は，底壁１側の側壁面（下方側壁２３）が上縁部側の側壁面（上方側壁２１）に対して，段差側壁２２を境として，苗Ｂや培土Ｎを収納する空間側へ窪んで形成されているから，構成要件Ｂを充足する。
イ「窪む」とは，国語的にも技術用語としても，「落ち込んで低くなる」という意味である。本件明細書の発明の詳細な説明の段落【００３２】及び【００３５】は，本件発明が，差込み口が開口される段差部を培土によって埋没した状態となる位置に形成することで，表示板を育苗ポットに対して略直立した状態で固定することができるという効果を有することにつき記載しており，段落【００５０】ないし【００５３】及び【００８２】は，第１凹部７は差込み口９を設ける部位としての機能と苗Ｎの根巻き防止機能とを有するが，第１凹部７には苗Ｎの根を底壁３側に導く機能を持たせず，差込み口９を設けるための部位としての機能だけを持たせるようにしても良い旨を記載しているから，本件発明の技術的意義は，差込み口９が開口される周方向に延びる次の説明図（当初図面の【図６】に説明を加えたもの。以下「本件説明図」という。）の横壁Ａ（段差部）を培土によって埋没した状態となる位置に形成することにあり，上下に延びる本件説明図の縦壁Ｂ及びＣに技術的意義はない。すなわち，本件発明は，収納空間側に窪んだ部分（段差部）に差込み口を形成するという技術的思想を開示するものである。
これらからすれば，構成要件Ｂの「窪んで形成され」とは，単に「落ち込んで低くなる」ことを意味するところ，被告各製品の下方側壁２３が，上方側壁２１に対して窪んで形成されていることは明らかである。また，差込み口が開口されている部分以外の部分に段差部を連続して形成するか否かは，本件発明及び本件訂正発明の作用効果と全く無関係の事項であって，発明特定事項ではないから，「段差部」を側壁の水平方向に一定の幅を有するものと限定して解釈すべき理由もない。
（被告）
ア原告らが上記（原告ら）アで主張する被告各製品の構成のうち，「窪んで形成されている」との点は否認し，その余は認める。イ「窪む」とは，一部分が落ち込んで低くなること，周りに比べてそこだけが低く落ち込むことを意味するから，構成要件Ｂの「窪んで形成され」とは，少なくとも３つの立壁に囲まれた底面が基準面に対してそこだけ低くなっている構成を意味する。しかるに，被告各製品は，「上方に位置する大径の上方側壁２１と，下方に位置する小径の下方側壁２３とが段差部（段差）２２を介して接続された形態をなす」というべきものであり，窪んで形成されているものではない。また   ，本件発明及び本件訂正発明の「段差部」は，側壁の水平方向に一定の幅を有するものと限定して解釈すべきである。しかるに，被告各製品の段差側壁２２は，全周に形成されているものであって，一定の幅を有するものではない。
したがって，被告各製品は，構成要件Ｂを充足しない。争点２（本件補正における請求項７の補正が新規事項の追加に当たるか否か）について
（被告）
ア当初明細書，当初特許請求の範囲及び願書に最初に添付した図面（以下横壁Ａ
縦壁B
縦壁C


「当初図面」といい，これらを併せて「当初明細書等」という。）に「段差部」の語は一切使用されず，本件発明の「段差部」に相当すると思われる第１凹部について，側壁の全周にわたるものや一つの側壁の全幅にわたるものの記載はなく，側壁の水平方向における幅よりも狭い一定の幅を有するものの記載しかない。すなわち，当初明細書の発明の詳細な説明の段落【００１３】，【００１４】，【００２８】，【００３０】，【００４９】，【００８１】，【００８７】及び【００８８】が，第１凹部の形状について，帯状に延びて形成されるものとし，段落【００１６】，【００２１】，【００３３】，【００３８】，【００５２】，【００９０】及び【００９５】が，第１凹部７と第２凹部８の間又は複数の第１凹部７について，側壁の全周を略等分するように配置されるものとしていることなどからして，当初明細書には，第１凹部について，側壁水平方向における幅よりも短い幅で，差込み口の長さと同一の幅のものしか記載がないし，当初図面も，【図２】及び【図５】に第１凹部７の外側に側壁外形線が明確に実線で図示されているように，側壁の水平方向に一定の幅を有し，かつ，底壁側まで達する帯状のものしか開示していない。また，当初明細書等に，差込み口を設ける位置に選択の余地のない第１凹部しか記載がなく，略中央部に差込み口を設けることについての記載はない。しかるに，第１凹部７を「段差部」として側壁の水平方向に無限定なものまで拡張すると，差込み口９を設けるための部位としての機能しか有しなかった第１凹部７が，差込み口９を設けない部位としての機能をも有することとなり，目印などがなくとも，表示板を育苗ポットに挿入する場合に誤差込みに気付く，すなわち，表示板を側壁の差込み口に差し込むに当たり，その位置が多少ずれているときには，差込み口が形成されていない部分に当たってそれ以上差し込めないために，表示板を正しい位置へ差し込むことができるという新たな作用効果ないし技術的事項を導入することになり，第三者に不測の損害を与える。
したがって，本件補正のうち，請求項７の補正は，当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものではなく，新規事項の追加に当たる。イ当初明細書等は，表示板を差し込む孔の位置を把握するのが困難であるとの課題を解決する手段として，第１凹部が目印としての機能を果たすことを前提としているが，第１凹部に育苗ポットの全周に段差部が形成されたものが含まれるとすると，差込み口の周方向（水平方向）の位置を把握することができず，第１凹部が目印としての機能を果たさなくなってしまう。また，当初明細書の発明の詳細な説明の段落【００８２】には，第１凹部が目印としての機能を果たさなくてもよいとの記載も示唆もないから，当初明細書等に接した当業者が段落【００８２】の記載から第１凹部につき想定するのは，飽くまでも目印機能を果たし得る凹部，例えばえくぼ的に窪んだ凹部である。そして，差込み口の位置を外部から把握するための目印は，表示板が育苗ポットに対して上から下に略垂直方向に挿入されるものである以上，差込み口の高さというよりは，水平方向の位置が分かるようにする点にこそ重要な意義があり，当初明細書等にも第１凹部が高さ方向のみの目印を果たす旨を示唆する記載はない。そうであるから，当初明細書等における第１凹部をもって，水平方向の位置決め機能を排除した段差部まで開示されているとはいえず，当初明細書等に接した当業者が，第１凹部から「段差部」のみを抽出して育苗ポットの全周に段差部が形成されたものや一つの側壁の全幅にわたって段差部が形成されたものを想定することはない。
なお，段落【００８３】には，第１凹部７とは別に目印を必要とする場合についての記載があるが，これは，他の段落と同様の形状を有する第１凹部が，側壁の外部から窪むのではなく内面から突出するという形成方法の違いにより，本来は目印としての機能を果たすべき第１凹部７自体が外部から視認することができなくなってしまう場合には，差込み口９の位置を把握することができないため，例外的に，側壁４の外面に差込み口９の位置を示す目印を別に設ける必要があることを記載するものであるに過ぎず，第１凹部７自体を外部から視認することができる場合には，これとは別に目印を設ける必要がないから，このような場合にまで別に目印を設けることを当業者が想定することはない。
（原告ら）


ア当初明細書の発明の詳細な説明の段落【００４９】及び当初図面の【図２】及び【図５】には，側壁４に形成された他の側壁４の外面よりも収納空間５側に窪んだ段差部が記載，図示されている。イ当初明細書の発明の詳細な説明の段落【００５０】ないし【００５３】には，第１凹部７について，差込み口９を設ける部位としての機能と苗Ｎの根巻き防止機能とを有するとの記載があるが，段落【００８２】には，第１凹部７には，苗Ｎの根を底壁３側に導く機能を持たせず，差込み口９を設けるための部位としての機能だけを持たせるようにしてもよく，かかる場合，第１凹部７は，帯状に形成する必要はなく，例えば，えくぼ的に収納空間５側に窪むように形成してもよいとの記載があるところ，当初明細書の発明の詳細な説明に記載された発明項１及び２は，段落【００４３】ないし【００７９】に記載された実施例を上位概念化した技術思想であり，発明項１の第１凹部は，段落【００８６】，【００２６】及び【００２７】に差込み口のある凹部であることのみが記載されているから，必ずしも底壁側に向かって帯状に形成された根巻き防止の効果を有するものではないのに対し，発明項２の第１凹部は，段落【００８７】，【００２８】及び【００２９】の記載のとおり，底壁側に向かって帯状に形成されたものであって，根巻き防止の効果を有するものである。これらからすれば，当初明細書は，第１凹部について，差込み口を設ける段差部と根巻き防止機能を果たす縦壁とを別個の技術的構成要素として把握し，かつ，差込み口を設ける段差部を第１凹部から切り離された単独の構成として記載しているということができる。そして，育苗ポットの側面において縦壁が根巻き防止機能を果たすことは，本件特許の出願時において当業者にとって周知の技術的事項であり，２段以上の複数段に形成された育苗ポットは周知であるから，当初明細書の発明の詳細な説明の段落【００８２】の記載に接した当業者にとって，段差部（本件説明図の横壁Ａ）を，根巻き防止機能を有する縦壁（同じく縦壁Ｂ及びＣ）を伴わずに形成すること，すなわち，「第１凹部の横壁Ａを縦壁Ｂ及びＣを伴わずに側壁の全周に連続的に形成したり，一つの側壁の全幅にわたって形成したりする」という技術的事項は，自明の技術的事項に属するものであり，結局，側壁の全周や側壁の幅全体に段差部を形成した育苗ポットは，当初明細書等に記載されているのと同視することができるのである。
ウさらに，当初明細書の発明の詳細な説明の段落【００５５】，【００６８】及び【００７１】には，「培土に埋没する位置に第１凹部を形成し，その第１凹部の開口面を臨む部分に差込み口を開口することで，表示板を育苗ポットに対して略直立した状態で固定することができる」という技術的事項（以下「技術的事項１」という。）が記載されている。そして，段落【００５２】及び当初図面の【図２】には，側壁４が平面視多角形に形成され，その側壁４の１の面における周方向の略中央部に差込み口９が開口されていることが記載されているところ，このことは，本件特許出願時の当業者にとって，周知の技術的事項であり，技術常識であったから，当初明細書には，「側壁を平面視多角形に形成し，その側壁の１の面における周方向の略中央部に差込み口を開口することで，表示板を取り付けるための位置を外部から容易に把握することができる」という技術的事項（以下「技術的事項２」という。）が記載されているということができる。また，第１凹部７は，横壁Ａと縦壁Ｂ及びＣをもって特定されるが，当初明細書等において，第１凹部は，段差部を一つの側壁の一部に形成する場合の実施例に過ぎず，第１凹部を構成する縦壁Ｂ及びＣは，技術的事項１に関して表示板を育苗ポットに対して略直立した状態で固定するのにも，技術的事項２に関して表示板を取り付けるための位置を外部から容易に把握するのにも，何ら作用しておらず，これらの技術的事項とは無関係である上，２段以上の複数段に形成された育苗ポットが周知であるから，技術的事項１及び２と当初明細書の発明の詳   細な説明の段落【００８０】の「本発明の主旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変形が可能である」との記載に接した当業者は，第１凹部の横壁Ａを縦壁Ｂ及びＣを伴わずに側壁の全周に連続的に形成したり，一つの側壁の全幅にわたって形成したりするという技術的事項を自明のものとして把握することができ，結局，側壁の全周や側壁の幅全体に段差を形成した育苗ポットは，当初明細書に記載されているのと同視することができる。
エしたがって，本件補正のうち請求項７の補正は，当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものであって，新たな技術的事項を導入するものではなく，新規事項の追加に当たらない。
第３当裁判所の判断
１争点１（被告各製品が構成要件Ｂを充足するか否か）について被告各製品は，いずれも，側壁２は平面視四角形に形成されていて，上方に位置する上方側壁２１と，その上方側壁２１の下端全周から内方に屈曲する段差側壁２２と，その段差側壁２２と底壁１とに接続され下方に位置する下方側壁２３とによって構成されているところ，これによれば，下方側壁２３の４つの各面が，段差側壁２２を介して，上方側壁２１の面よりも苗Ｂや培土Ｎを収納する空間側に落ち込んで低くなっていると認められる。そして，証拠（甲５ないし９，乙７ないし９）によれば，「窪む」とは，「一部分が落ち込んで低くなる」，「周囲より低く落ち込む」との意味であると認められるところ，被告各製品は，上記のとおり，側壁２を構成する下方側壁２３の４つの各面が，同じく側壁２を構成する上方側壁２１よりも苗Ｂや培土Ｎを収納する空間側に落ち込んで低くなっているから，下方側壁２３が上方側壁２１に対して段差部２２を有して収納空間側へ窪んで形成されていると認められる。


したがって，被告各製品は，「前記側壁は平面視多角形に形成されており，その多角形に形成された側壁の少なくとも１の面は，前記底壁側の側壁面が前記上縁部側の側壁面に対して段差部を有して前記収納空間側へ窪んで形成されて」いるから，本件発明及び本件訂正発明の構成要件Ｂを充足する。ア被告は，構成要件Ｂの「窪んで形成され」とは，少なくとも３つの立壁に囲まれた底面が基準面に対してそこだけ低くなっている構成を意味するから，被告各製品の下方側壁２３は，上方側壁２１に対して段差部を有して窪んで形成されているとはいえないと主張するが，少なくとも３つの立壁に囲まれた底面が基準面に対してそこだけ低くなっているのでなければ，「周囲より低く落ち込む」ということができないわけではないのであるから，被告の上記主張は，採用することができない。
イまた，被告は，本件発明及び本件訂正発明の「段差部」を，側壁の水平方向に一定の幅を有するものと限定して解釈すべきであると主張する。しかしながら，証拠（甲２，１９の１ないし３，乙２１）によれば，本件発明に係る請求項７は，「前記底壁側の側壁面が前記上縁部側の側壁面に対して段差部を有して前記収納空間側へ窪んで形成されており」，「その段差部は，前記収納空間に前記培土を収納した場合にその培土によって埋没した状態となる位置に形成され」，「その段差部の前記開口面を臨む部分に開口され，前記収納空間に収納される苗に関する情報が表示された表示板を差込む差込み口を有し，その差込み口は，前記多角形に形成された側壁の１の面における周方向の略中央部に形成され」として規定し，本件訂正発明に係る請求項７も，これらのほか，「前記段差部は，少なくともその差込み口が開口されている部分に形成されている」と規定していることが認められるところ，いずれにあっても，特許請求の範囲に，段差部を水平方向に一定の幅を有するものと限定して解釈すべきことを根拠付ける記載はない。また，証拠（甲２）によれば，本件明細書の発明の詳細な説明には，段落【００１８】に，段差部について上記と同様の記載があるのみであり，段落【００３５】に，本件発明の効果に関し，「請求項７記載の育苗ポットによれば，差込み口が開口されている段差部は，収納空間に培土を収納した場合に，その培土によって埋没した状態となる位置に設けられているので，差込み口に差込まれた表示板は，側壁の内面と培土とによって挟まれた状態とされる。よって，表示板を育苗ポットに対して略直立した状態で固定することができるという効果がある。また，側壁は平面視多角形に形成されており，差込み口はその多角形に形成された側壁の１の面における周方向の略中央部に形成されているので，収納空間に培土を収納し，差込み口が培土に埋もれ，開口面から差込み口の位置を把握することができなくなったとしても，育苗ポットの側壁側から差込み口の位置を把握することができるという効果がある。」と記載されていることが認められるが，ここに記載された効果を得るために，段差部が水平方向の一定の幅を有するものである必要があるとは認められない。その他，本件明細書や本件図面に「段差部」を限定して解釈すべき根拠を見出すことはできない。
被告の上記主張は，採用することができない。
２争点２（本件補正における請求項７の補正が新規事項の追加に当たるか否か）
について
ア本件発明の「段差部」は，多角形に形成された側壁の少なくとも１の面において，底壁側の側壁面が上縁部側の側壁面に対して収納空間側へ窪んで形成されるに当たり，底壁側の側壁面と上縁部側の側壁面との間に存在し（構成要件Ｂ），収納空間に培土を収納した場合にその培土によって埋没した状態となる位置に形成され（構成要件Ｃ），開口面を臨む部分に開口され，収納空間に収納される苗に関する情報が表示された表示板を差込む差込み口を有するもの（構成要件Ｄ）である。


ところで，証拠（甲４）によれば，当初明細書等には「段差部」という語は用いられていないことが認められるほか，当初明細書の発明の詳細な説明には，「この目的を達成するために発明項１記載の育苗ポットは，底壁と，その底壁の縁部から上方に向かって立設する側壁と，その側壁と前記底壁とで囲まれる空間であって苗や培土を収納する収納空間と，その収納空間に培土や苗を入れるために前記側壁の上縁部により形成される開口面と，前記側壁の一部であって，前記側壁の上縁部との間に所定間隔を開けた部分に他の側壁の外面よりも前記収納空間側に窪む第１凹部と，その第１凹部の前記開口面を臨む部分に開口され，前記収納空間に収納される苗に関する情報が表示された表示板を差込む差込み口とを備えていることを特徴とする育苗ポット。」（段落【００１１】），「この発明項１に記載の育苗ポットによれば，苗に関する情報が表示された表示板は差込み口に差込まれることで育苗ポットに取付けられる。ここで，この差込み口は第１凹部の開口面を臨む部分に開口されているので，収納空間に培土を収納した後に，開口面からは差込み口を把握することはできない。一方，差込み口が開口されている第１凹部は，側壁の一部であって他の側壁の外面よりも収納空間側に窪んだ部分であるので，その第１凹部を目印とすることで，差込み口の位置は，育苗ポットの側壁側から把握される。また，第１凹部は，側壁の上縁部との間に所定間隔を開けた部分に設けられているので，その所定間隔を開けた部分では，差込み口に差込まれた表示板は，側壁の内面と培土とによって挟まれた状   態とされる。」（段落【００１２】），「発明項１記載の育苗ポットによれば，差込み口が開口されている第１凹部は，側壁の上縁部との間に所定間隔を開けた部分に設けられているので，その所定間隔を開けた部分では，差込み口に差込まれた表示板は，側壁の内面と培土とによって挟まれた状態とされる。よって，表示板を育苗ポットに対して略直立した状態で固定することができるという効果がある。」（段落【００２６】），「通常，表示板２は，育苗ポット１に培土Ｂを収納した後に差込み口９に差込まれ，育苗ポット１に取付けられる。また，培土Ｂは第１凹部７よりも高い位置になるまで収納される。よって，育苗ポット１に培土Ｂを収納した後には，差込み口９は，培土Ｂに埋まり，開口面６からは，差込み口９の位置を把握することができない。」（段落【００６８】），「また，第１実施例の育苗ポット１のように，側面４に形成された凹部が第１凹部７であるか第２凹部８であるかを判断する必要はなく，側面４に形成された凹部は全て第１凹部７であり，その第１凹部７には差込み口９が開口されているので，収納空間５に培土Ｂによって差込み口９が埋もれ，差込み口９の位置を外部から把握できなくても，第１凹部７の窪みを目印とすることで，表示板２を差込む位置を外部から容易に判断することができる。」（段落【００７９】）との記載があることが認められ，これらによれば，当初明細書における第１凹部は，側壁の一部であって，側壁の上縁部との間に所定間隔を開けた部分に他の側壁の外面よりも収納空間側に窪んでいて，収納空間に培土を収納した場合にその培土によって埋没し，開口面を臨む部分に収納空間に収納される苗に関する情報が表示された表示板を差込む差込み口を有するものであることが認められる。そして，証拠（甲４）によれば，当初図面には，第１凹部７について，【図１】及び【図６】のような内容が図示されていることが認められる。そうすると，当初明細書等の   「第１凹部」（第１凹部７を含む。）が本件発明の「段差部」に対応し，これ以外に，本件発明の「段差部」に対応するものは，当初明細書等において見出すことができない。イそこで，第１凹部がどのような技術的意義を有するかについて検討するに，証拠（甲４）によれば，当初特許請求の範囲に記載された発明は，苗に関する情報が表示された表示板を育苗ポットに対して略直立した状態で固定することができると共に，育苗ポット内に培土が収納されている状態であっても，その表示板を取付けるための位置を外部から容易に把握することができる育苗ポット及び表示板付育苗ポットを提供することを目的とするものであり（当初明細書の発明の詳細な説明の段落【００１０】），①第１凹部には差込み口が開口され（同   【００１２】，【００２０】，【００２６】，【００２７】，【００３   ７】，【００３９】，【００５３】，【００５５】，【００７３】，【００７７】ないし【００７９】，【００８２】，【００８４】，【００８６】，【００９４】，当初図面の【図１】ないし【図６】等），②差込み口が培土に埋もれ，開口面から差込み口の位置を把握することができなくなったとしても，第１凹部を目印とすることで差込み口の位置を育苗ポットの側壁側から把握することができ（当初明細書の発明の詳細な説明の段落【００１２】，【００２７】，【００３１】，【００６９】，【００７９】等），また，③第１凹部を側壁の上縁部との間に所定間隔を空けた位置から底壁側に向かって帯状に延びて形成すると，苗の根が根巻き状態になるのを防止して，苗の根を底壁側に導くことができる（同【００２８】，【００３４】，【００３５】，【００３８】，【００４０】，【００４１】，【００５０】ないし【００５３】，【００８２】等）というものであることが認められるから，第１凹部は，差込み口が開口され（上記①。   以下「差込み口設置機能」という。），差込み口の位置を把握するための目印となり（上記②。以下「目印としての機能」という。），根巻きを   防止して苗の根を底壁側に導く（上記③。以下「根巻き防止機能」という。）という技術的意義を有するものである。


このうち，目印としての機能は，「育苗ポット内に培土が収納されている状態であっても，その表示板を取付けるための位置を外部から容易に把握することができる」という発明の目的を実現するための重要な機能であると解されるが，証拠（甲４）によれば，当初明細書の発明の詳細な説明の段落【００２７】に，「また，差込み口が開口されている第１凹部は，側壁の一部であって他の側壁の外面よりも収納空間側に窪んだ部分であるので，収納空間に培土を収納し，差込み口が培土に埋もれ，開口面から差込み口の位置を把握することができなくなったとしても，第１凹部を目印とすることで，育苗ポットの側壁側から差込み口の位置を把握することができるという効果がある。」と記載され，実施例では他の側壁４の外面よりも収納空間５側に窪み，側壁４の上縁部との間に所定間隔を空けた位置から底壁３まで帯状に延びる形状とされる（段落【００４９】，【００７３】，【図１】ないし【図６】）ほか，例えば，えくぼ的に収納空間５側に窪むように形成していてもよいなどと   されていること（段落【００８２】）が認められるから，これらに照らすと，差込み口が開口される第１凹部は，垂直方向（高さ方向）においても水平方向においても目印としての機能を果たすべきものであり，かつ，かかる目印としての機能を果たすための第１凹部は，側壁側から差込み口の位置を把握することができる程度の一定の水平方向の幅を有する，側壁の一部分の窪みである必要があると考えられる。
ウ本件発明の「段差部」が水平方向の一定の幅を有するものに限定されないことは，前記１イのとおりであり，本件発明の「段差部」は，第１凹部と異なるものであって，当初明細書等に記載のない事項であるといわざるを得ない。
なお，証拠（甲４）によれば，当初明細書の発明の詳細な説明には，「また，上記実施例では，第１凹部７と第２凹部８とは，側壁４の外面から収納空間５側に窪むように形成する場合について説明した。しかしながら，第１凹部７と第２凹部８とは，側壁４の内面から収納空間５側に突出するように形成しても良い。但し，かかる場合には，側壁４の外面には，差込み口９の位置を示すような目印を設ける必要がある。」（段落【００８３】）との記載があることが認められるが，この記載は，第１凹部７が側壁４の内面から収納空間５側に突出するように形成されることにより，側壁４の外面側から第１凹部７の位置を把握することができない場合に限定してのものであって，これを把握することができる場合についてのものではない。そして，上記段落は，その記載内容からして，第１凹部７と第２凹部８を有し，第１凹部が差込み口設置機能，目印としての機能及び根巻き防止機能を有する実施例の改変例として記載されているものであり，このような実施例における第１凹部７は，他の側壁４の外面よりも収納空間５側に窪み，側壁４の上縁部との間に所定間隔を空けた位置から底壁３まで帯状に延びる形状のものであるから，この記載を根拠として，当初明細書等に段差部についての記載があるということはできない。ア原告らは，当初明細書の発明の詳細な説明の段落【００４９】及び当初図面の【図２】及び【図５】には，側壁４に形成された他の側壁４の外面よりも収納空間５側に窪んだ段差部が記載，図示されていると主張する。これは，側壁４の１つの面全体に段差部を設けることが記載，図示されているとの趣旨を主張するものと解されるが，証拠（甲４）によれば，同段落は，「また，側壁４には，他の側壁４の外面よりも収納空間５側に窪み，側壁４の上縁部との間に所定間隔を開けた位置から底壁３まで帯状に延びる１つの第１凹部７と３つの第２凹部８とが形成されている。」というもので，これは，【図１】ないし【図４】に基づく実施例の説明としてであって，側壁４の１つの面の上縁部との間に所定間隔を開けた位置から底壁３まで延びる帯状の第１凹部についての記載であり，また，当初図面の【図２】及び【図５】は，上記のとおりの第１凹部を有する実施例の断面図を示すに過ぎないものであると認められるから，当初明細書等の上記の箇所に，側壁４の１の面全体に段差部を設けることが記載，図示されていると認めることはできない。


そうであるから，原告らの上記主張は，採用することができない。イまた，原告らは，当初明細書の発明の詳細な説明の段落【００８２】の記載に加え，発明の詳細な説明に記載された発明項１の第１凹部は，段落【００８６】，【００２６】及び【００２７】に差込み口のある凹部であることのみが記載されていて，底壁側に向かって帯状に形成された根巻き防止の効果を果たすものとして段落【００８７】，【００２８】及び【００２９】に記載された下位概念である発明項２の第１凹部とは異なり，必ずしも底壁側に向かって帯状に形成された根巻き防止の効果を果たすものではないことからすれば，当初明細書は，第１凹部について，差込み口を設ける段差部と根巻き防止機能を果たす縦壁とを別個の技術的構成要素として把握し，かつ，差込み口を設ける段差部を第１凹部から切り離された単独の構成として記載しているとした上，根巻き防止機能を果たすのは側面における縦壁であること及び２段以上の複数段に形成された育苗ポットはいずれも周知であることからすれば，上記段落【００８２】の記載に接した当業者にとって，第１凹部の横壁Ａを縦壁Ｂ及びＣを伴わずに側壁の全周に連続的に形成したり，一つの側壁の全幅にわたって形成したりするという技術的事項が自明の技術的事項に属すると主張する。当初明細書の発明の詳細な説明の段落【００８２】の記載は，「また，上記実施例では，第１凹部７に，差込み口９を設けるための部位としての機能と，苗Ｎの根を底壁３側に導くための機能との２つの機能を持たせる場合について説明した。しかしながら，第１凹部７には，苗Ｎの根を底壁３側に導く機能を持たせず，差込み口９を設けるための部位としての機能だけを持たせるようにしても良い。かかる場合，第１凹部７は，本実施例のように帯状に形成する必要はなく，例えば，えくぼ的に収納空間５側に窪むように形成していも（ママ）良い。」というものである。証拠（甲４）によれば，当初明細書の発明の詳細な説明には，実施例の第１凹部について，「一方，側壁４の外面側からは，側壁４の外面から窪む第１凹部７と第２凹部８との位置は簡単に把握でき，更に，側壁４の上縁部からの所定間隔や底壁３からの高さに注目すれば，第１凹部７の位置は簡単に把握することができる。即ち，差込み口９は，第１凹部７の開口面６を臨む位置に配置されているので，第１凹部７の位置を把握できれば，差込み口９の位置も把握することができる。」（段落【００６９】），「また，第１実施例の育苗ポット１のように，側面４に形成された凹部が第１凹部７であるか第２凹部８であるかを判断する必要はなく，側面４に形成された凹部は全て第１凹部７であり，その第１凹部７には差込み口９が開口されているので，収納空間５に培土Ｂによって差込み口９が埋もれ，差込み口９の位置を外部から把握できなくても，第１凹部７の窪みを目印とすることで，表示板２を差込む位置を外部から容易に判断することができる。」（段落【００７９】）との記載があることが認められ，これらの記載に照らすと，第１凹部は，目印としての機能をも有するものであるから，段落【００８２】の記載は，第１凹部の３つの機能のうちから，当初特許請求の範囲に記載された発明の目的と関係のない根巻き防止機能のみの除外を許容する趣旨と解される。そして，段落【００８６】，【００２６】及び【００２７】には差込み口設置機能の記載があるほか，段落【００２７】には目印としての機能の記載があるところ，目印としての機能を果たすための第１凹部は，側壁側から差込み口の位置を把握することができる程度の一定の水平方向の幅を有する側壁の一部分の窪みである必要がある。そうすると，当初明細書等が差込み口を設ける段差部を第１凹部から切り離された単独の構成として記載していると認めることはできないから，たとえ根巻き防止機能を果たすのが側面における縦壁であること及び２段以上の複数段に形成された育苗ポットがいずれも周知であるとしても，上記段落【００８２】の記載に接した当業者にとって，第１凹部の横壁Ａを縦壁Ｂ及びＣを伴わずに側壁の全周に連続的に形成したり，一つの側壁の全幅にわたって形成したりするという技術的事項が自明の技術的事項に属するということはできず，側壁の全周や側壁の幅全体に段差部を形成した育苗ポットが当初明細書に記載されているのと同視することはできない。原告らの上記主張は，採用することができない。
ウ原告らは，当初明細書等において，第１凹部は段差部を一つの側壁の一部に形成する場合の実施例に過ぎず，第１凹部を構成する縦壁Ｂ及びＣは技術的事項１及び２とは無関係であり，２段以上の複数段に形成された育苗ポットが周知であることからすれば，技術的事項１及び２と当初明細書の発明の詳細な説明の段落【００８０】の「本発明の主旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変形が可能である」との記載に接した当業者は，第１凹部の横壁Ａを縦壁Ｂ及びＣを伴わずに側壁の全周に連続的に形成したり，一つの側壁の全幅にわたって形成したりするという技術的事項を自明のものとして把握することができると主張する。
しかしながら，証拠（甲４）によれば，当初明細書の発明の詳細な説明には，課題を解決するための手段として，第１凹部が不可欠な構成として記載されている（段落【００１１】ないし【００２５】）と認められるから，そもそも第１凹部が段差部を一つの側壁の一部に形成する場合の実施例に過ぎないということはできない。また，当初明細書等において，第１凹部が目印としての機能を果たすものであり，そのための第１凹部が側壁側から差込み口の位置を把握することができる程度の一定の水平方向の幅を有する側壁の一部分の窪みである必要があることは，前記イのとおりである。さらに，原告らが２段以上の複数段に形成された育苗ポットが周知である根拠として援用する証拠（甲１５及び１６の各１ないし１７）に記載された段差部は，いずれも，差込み口設置機能も，目印としての機能も有するものではない。そうであれば，技術的事項１及び２の記載がされているということができるとしても，当初明細書の発明の詳細な説明の段落【００８０】の記載に接した当業者が，第１凹部の横壁Ａを縦壁Ｂ及びＣを伴わずに側壁の全周に連続的に形成したり，一つの側壁の全幅にわたって形成したりするという技術的事項を自明なものとして把握することができるということはできず，側壁の全周や側壁の幅全体に段差部を形成した育苗ポットが当初明細書に記載されているのと同視することはできない。原告らの上記主張は，採用することができない。


したがって，本件補正のうち，請求項７の補正は，当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものではなく，本件発明に係る本件特許は，特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対してされたものであるから，本件発明に係る本件特許は，特許無効審判により無効にされるべきものと認められる。そして，本件訂正のうち請求項７の訂正も，その訂正内容に鑑みれば，上記の瑕疵を治癒するものとは認められないから，本件訂正発明に係る本件特許は，同様に特許無効審判により無効にされるべきものと認められる。
３以上によれば，原告らの請求は，その余の点について判断するまでもなく，全て理由がない。
よって，原告らの請求をいずれも棄却することとして，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４７部
裁判長裁判官          高      野      輝      久裁判官          三      井      大      有裁判官          志      賀              勝
＜添付の特許公報は省略＞
別紙
物件    目録
１商品名：アルファポットⅡ
品名：ＡＬＰⅡ－９０，ＡＬＰⅡ－１０５，ＡＬＰⅡ－１２０
２商品名：連結アルファポット
品名：ＴＯ－２０ＡＬＰ，ＴＯ－２４ＡＬＰ，ＴＯ－２４ＡＬＰ    ＴＳ，Ｔ
Ｏ－４０ＡＬＰ
３商品名：アルファポットⅡ深型
品名：ＡＬＰⅡ－７５深，ＡＬＰⅡ－９０深，ＡＬＰⅡ－１０５深，ＡＬＰ
Ⅱ－１２０深
４商品名：アルファポット
品名：ＡＬＰ－９０，ＡＬＰ－１０５
５商品名：硬質アルファポット
品名：硬質アルファポット１０．５ｃｍ
６別紙被告製品６説明書記載の育苗ポット（商品名，品名は不明）
別紙
本件訂正後の請求項７の記載
底壁と，その底壁の縁部から上方に向かって立設する側壁と，その側壁と前記底壁とで囲まれる空間であって苗や培土を収納する収納空間と，その収納空間に培土や苗を入れるために前記側壁の上縁部により形成される開口面とを備えた育苗ポットにおいて，前記側壁は平面視多角形に形成されており，その多角形に形成された側壁の少なくとも１の面は，前記底壁側の側壁面が前記上縁部側の側壁面に対して段差部を有して前記収納空間側へ窪んで形成されており，その段差部は，前記収納空間に前記培土を収納した場合にその培土によって埋没した状態となる位置に形成され，その段差部の前記開口面を臨む部分に開口され，前記収納空間に収納される苗に関する情報が表示された表示板を差込む差込み口を有し，その差込み口は，前記多角形に形成された側壁の１の面における周方向の略中央部に形成され，前記段差部は，少なくともその差込み口が開口されている部分に形成されていることを特徴とする育苗ポット。
別紙
被告製品１説明書
１商品名：アルファポットⅡ
品名：ＡＬＰⅡ－９０，ＡＬＰⅡ－１０５，ＡＬＰⅡ－１２０
２図面の簡単な説明
図１－１（ａ）は，被告製品１の一つであるＡＬＰⅡ－９０の平面図である。図１－１（ｂ）は，被告製品１の一つであるＡＬＰⅡ－９０の正面図である。図１－２は，ラベルを差し込んだ状態を示す被告製品１の一つであるＡＬＰⅡ－９０の斜視図である。
３符号の説明
１    底壁
２    側壁
２１上方側壁
２２段差側壁
２３下方側壁
５    スリット
６    第１細溝
Ｂ    培土
Ｎ    苗
Ｌ    ラベル
４ＡＬＰⅡ－９０の構造の説明
（１）図１－１に示すＡＬＰⅡ－９０は，底壁１と，その底壁１から立設する側壁２とを備え，図１－２に示す通り，内部に苗Ｎや培土Ｂを収納し，苗Ｎを育苗する育苗ポットである。
（２）底壁１は，４つの角部が円弧状，４辺が各々長さａである四角形に形成されている。
（３）側壁２は，底壁１の縁部から上方に向かって外方に拡がりつつ立設し，その上縁部は，４つの角部が円弧状，４辺が各々長さｂである四角形に形成されている。
（４）側壁２は，上方に位置する上方側壁２１と，その上方側壁２１の下端全周から内方に屈曲する段差側壁２２と，その段差側壁２２と底壁１とに接続され下方に位置する下方側壁２３とによって構成されている。（５）段差側壁２２は，図１－２に示す通り，培土Ｂに埋没する位置に形成されている。
（６）段差側壁２２には，細長いスリット５が上向きに開口されている。スリット５には，図１－２に示す通り，苗Ｎに関する情報が印刷された板状のラベルＬを差し込むことができる。
（７）スリット５は，側壁２の各面に１箇所ずつ，合計４箇所開口されている。（８）スリット５は，側壁２の各面において，その幅方向の中央部に形成されている。
（９）側壁２の各面には，スリット５を挟んで，内方に若干凹んだ２本の細長い第１細溝６が，底壁１から側壁２の上縁部まで延びている。５ＡＬＰⅡ－１０５，ＡＬＰⅡ－１２０の構造の説明ＡＬＰⅡ－１０５，ＡＬＰⅡ－１２０の構造は，上記の４（１）～（９）で説明したとおりである。
別紙
被告製品２説明書
１商品名：連結アルファポット
品名：ＴＯ－２０ＡＬＰ，ＴＯ－２４ＡＬＰ，ＴＯ－２４ＡＬＰ    ＴＳ，
ＴＯ－４０ＡＬＰ
２図面の簡単な説明


図２（ａ）は，被告製品２の一つであるＴＯ－２０ＡＬＰの平面図である。図２（ｂ）は，被告製品２の一つであるＴＯ－２０ＡＬＰの正面図である。
３符号の説明
１    底壁
２    側壁
２１上方側壁
２２段差側壁
２３下方側壁
５    スリット
６    第１細溝
４ＴＯ－２０ＡＬＰの構造の説明
図２に示すＴＯ－２０ＡＬＰは，被告製品１を，縦に４列，横に５列に合計２０個並べ，隣合う側壁２の上縁部同士を連結したものである。各育苗ポットの構造は，被告製品１の４（１）～（９）で説明したとおりである。図２において，被告製品１と同一の構成には同一の符号を付してある。またＴＯ－２０ＡＬＰは，被告製品４を，同様に，縦に４列，横に５列に合計２０個並べ，隣合う側壁２の上縁部同士を連結したものもあるが構造は同様である。５ＴＯ－２４ＡＬＰ，ＴＯ－２４ＡＬＰ    ＴＳの構造の説明ＴＯ－２４ＡＬＰ，ＴＯ－２４ＡＬＰＴＳは，前同様の育苗ポット(被告製品１，あるいは，被告製品４)を，縦に４列，横に６列に合計２４個並べ，隣合う側壁２の上縁部同士を連結したものである。各育苗ポットの構造は，被告製品１の４（１）～（９）で説明し，あるいは被告製品４について説明するとおりである。
６ＴＯ－４０ＡＬＰの構造の説明
ＴＯ－４０ＡＬＰは，前同様の育苗ポット(被告製品１，あるいは，被告製品４)を，縦に５列，横に８列に合計４０個並べ，隣合う側壁２の上縁部同士を連結したものである。各育苗ポットの構造は，被告製品１の４（１）～（９）で説明し，あるいは被告製品４について説明するとおりである。
別紙
被告製品３説明書
１商品名：アルファポットⅡ深型
品名：ＡＬＰⅡ－７５深，ＡＬＰⅡ－９０深，ＡＬＰⅡ－１０５深，
ＡＬＰⅡ－１２０深
２図面の簡単な説明
図３（ａ）は，被告製品３の一つであるＡＬＰⅡ－９０深の平面図である。図３（ｂ）は，被告製品３の一つであるＡＬＰⅡ－９０深の正面図である。
３符号の説明
１    底壁
２    側壁
２１上方側壁
２２段差側壁
２３下方側壁
５    スリット
６    第１細溝
４ＡＬＰⅡ－９０深の構造の説明
図３に示すＡＬＰⅡ－９０深の構造は，被告製品１の４（１）～（９）で説明したとおりである。図３において，被告製品１と同一の構成には同一の符号を付してある。
５ＡＬＰⅡ－７５深，ＡＬＰⅡ－１０５深，ＡＬＰⅡ－１２０深の構造の説明ＡＬＰⅡ－７５深，ＡＬＰⅡ－１０５深，ＡＬＰⅡ－１２０深の構造は，被告製品１の４（１）～（９）で説明したとおりである。
別紙
被告製品４説明書
１商品名：アルファポット
品名：ＡＬＰ－９０，ＡＬＰ－１０５
２図面の簡単な説明
図４（ａ）は，被告製品４の一つであるＡＬＰ－９０の平面図である。図４（ｂ）は，被告製品４の一つであるＡＬＰ－９０の正面図である。
３符号の説明
１    底壁
２    側壁
２１上方側壁
２２段差側壁
２３下方側壁
５    スリット
６    第１細溝
４ＡＬＰ－９０の構造の説明
ＡＬＰ－９０は，被告製品１のＡＬＰⅡ－９０と同一の構造を有している。すなわち，ＡＬＰ－９０は，次の構造を有している。
（１）図４に示すＡＬＰ－９０は，底壁１と，その底壁１から立設する側壁２とを備え，内部に苗Ｎや培土Ｂを収納し，苗Ｎを育苗する育苗ポットである。（２）底壁１は，４つの角部が円弧状，４辺が各々長さａである四角形に形成されている。
（３）側壁２は，底壁１の縁部から上方に向かって外方に拡がりつつ立設し，その上縁部は，４つの角部が円弧状，４辺が各々長さｂである四角形に形成されている。
（４）側壁２は，上方に位置する上方側壁２１と，その上方側壁２１の下端全周から内方に屈曲する段差側壁２２と，その段差側壁２２と底壁１とに接続され下方に位置する下方側壁２３とによって構成されている。（５）段差側壁２２は，培土Ｂに埋没する位置に形成されている。（６）段差側壁２２には，細長いスリット５が上向きに開口されている。スリット５には，苗Ｎに関する情報が印刷された板状のラベルＬを差し込むことができる。
（７）スリット５は，側壁２の各面に１箇所ずつ，合計４箇所開口されている。（８）スリット５は，側壁２の各面において，その幅方向の中央部に形成されている。
（９）側壁２の各面には，スリット５を挟んで，内方に若干凹んだ２本の細長い第１細溝６が，底壁１から側壁２の上縁部まで延びている。
５ＡＬＰ－１０５の構造の説明
ＡＬＰ－１０５の構造は，上記４（１）～（９）で説明したとおりである。
別紙
被告製品５説明書
１商品名：硬質アルファポット
品名：硬質アルファポット１０．５ｃｍ
２図面の簡単な説明
図５（ａ）は，被告製品５の平面図である。


平成２９年５月３０日判決言渡
平成２８年（行ケ）第１０１５４号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２９年３月２３日
判決
原告         フォーモサ・ラボラトリーズ
・イン   コーポ   レーテッド
訴訟代   理人弁理   士        志賀正   武
実広信   哉
渡部   崇
堀   江   健太郎
渡部純   子
被告         特許庁長官
指定代   理人         瀬良聡機
井上雅   博
中   田   とし子
井上   猛
板谷玲   子
主文
１特許庁が訂正２０１５－３９０１２８号事件について平成２８年３月８日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた裁判
主文同旨
第２事案の概要
本件は，訂正審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は，①誤記の訂正を目的とするもの（特許法１２６条１項２号）に当たるか，②新規事項追加（同条５項）に当たるかである。
１特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「マキサカルシトール中間体およびその製造方法」とする特許（特許第５５６３３２４号。以下「本件特許」という。）の特許権者である。本件特許は，平成２２年２月３日（以下「本件出願日」という。）に出願され（特願２０１０－２２２００号），平成２６年６月２０日に設定登録されたものである（請求項の数７。以下，本件特許の請求項１～７に係る発明をまとめて「本件発明」といい，本件特許の明細書及び図面（甲１９）を「本件明細書」という。）。（甲１９）原告は，平成２７年１１月１７日，明細書の訂正を求めて訂正審判請求（訂正２０１５－３９０１２８号。甲２０。以下「本件訂正」という。）をしたが，特許庁は，平成２８年３月８日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同月１７日，原告に送達された。
２本件訂正の訂正事項（甲２０）
明細書【００３４】の「ＥＡＣ（酢酸エチル，８０４ｍｌ，７．２８ｍｏｌ）」という記載を「ＥＡＣ（アクリル酸エチル，８０４ｍｌ，７．２８ｍｏｌ）」という記載に訂正する（以下「本件訂正事項」という。）。
３審決の理由の要点
(1)目的要件について
ア明細書の誤記を目的とする訂正が認められるためには，特許がされた明細書の記載に誤記が存在し，それ自体で又は図面の他の記載との関係で，誤りであることが明らかであり，かつ正しい記載が願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面（以下「当初明細書等」という。）から自明な事項として定まる必要がある。
イ本件訂正事項についてみると，【００３４】の「ＥＡＣ（酢酸エチル，８０４ｍｌ，７．２８ｍｏｌ）」という記載に，一見して誤りが存在することは理解できず，関係する他の明細書の［合成例４］の記載や図１との関係をみても，酢酸エチルという化合物名やＥＡＣという略称の表記は一致していて，明らかな誤記が存在するとはいえない。
ウ請求人（原告）は，【００３４】の［化１４］に記載された化合物（３）及び化合物（４）の化学構造に誤りがないことを化合物（５）のＮＭＲによる確認と図１の表記との一致を根拠に説明した上で，［化１４］のスキームに記載されている化合物の働きを推測し，【００３４】の反応の種類を推測し，そのような反応であるという前提で，酢酸エチルの生成物を推測し，化合物（４）が得られないので，「酢酸エチル」が誤記であることが当業者に一見して明らかであると主張する。しかしながら，化合物（３）や化合物（４）の化学構造に誤りがある可能性は，酢酸エチルという化合物名の誤りと同等に存在すると考えるべきで，ましてや化合物（５）にＮＭＲのデータがあることを根拠として，化合物（３）や化合物（４）についてのみ誤りではないという前提を置く根拠はない。むしろ，化合物（５）や図１の記載との関係で，化合物（３）及び化合物（４）の化学構造に誤りがないと当業者が判断できるのであれば，図１や［化１４］の記載と表記上矛盾しないＥＡＣ（酢酸エチル・・・）との記載を，そこにだけ誤りが存在すると当然理解するとはいえないし，後記のとおり，その正しい記載がアクリル酸エチルであると直ちに理解することもできない。
エ請求人（原告）は，化合物（３）と反応するのはＥＡC   であることが理解でき，【００３４】の反応の種類がＯＨ結合の切断を伴う反応で，化合物（３）及び（４）の立体構造から一義的に定まると主張する。
しかしながら，［化１４］スキームの記載には，各化学式のものがどの働きをしているか，その他の成分の関与がないか，その他の工程が存在していないかは特定して詳細に記載していないのであるから，その部分の本文における説明の記載から理解するのが前提であって，甲１（特開２００８－１３３２７５号公報），甲２（「マクマリー有機化学（中）」第４版（東京化学同人）６５０頁）を用いて，各物質の働きを理解したり，反応機構を解釈した上で誤記の存在をたとえ理解できたと仮定しても，明細書の記載に明らかな誤記が存在していたとはいえない。さらに，アルコールの反応機構に関するＳＮ１，ＳＮ２に依拠した主張に至っては，本願明細書にまったく該反応機構について記載がないから，そのような前提をおいて論ずる主張を採用することはできない。
オ請求人（原告）は，反応剤が（ＥＡＣ）であった場合に「酢酸エチル」である場合には，化合物（４）が得られないと主張し，反応がカルボニル炭素の求核反応であるという前提で，加水分解反応又はエステル交換反応のみであることが技術常識であるとして，酢酸エチルが反応した場合に化合物（４）は得られないと主張する。
しかしながら，一切反応機構の説明がない明細書の記載に基づき，明細書の記載と関連付けられて記載されているわけではない参考資料等を参照しながら，一見して誤りが存在することが理解できない「ＥＡＣ（酢酸エチル，８０４ｍｌ，７．２８ｍｏｌ）」という記載のうち，「酢酸エチル」のみが誤記であることが，当業者に一見して明らかであるとの主張を採用することはできないし，誤記の訂正を目的とするものとして認められるために必要な，その正しい記載がアクリル酸エチルであることが直ちに定まるとすることもできない。


カ請求人（原告）は，反応剤が，プロピオン酸エチル又はアクリル酸エチルであることが自明であることを逆合成的考え方，オキサマイケル付加反応が出願前当業者に知られていたことを主張し，甲３（N.Kuboderaら，Chem.Pharm.   Bull.40(6)1494-1499(1992)）が本願明細書に先行技術として記載されており，アクリル酸エチルでアルキル化して，エステル化した記載があることを主張し，２２－オキシビタミンＤ３類似体類の合成に関して，甲６（P.A.Leesonら，Drugsof   theFuture1996,21(12):   1229-1237），甲７（米国特許第５，４３６，４０１号明細書）を示して【００３４】の酢酸エチルが本来アクリル酸エチルを意図した誤記であることを主張し，甲８（和光純薬工業株式会社，“アクリル酸エチル”，［online］），甲９（純正化学株式会社，“製品規格書アクリル酸エチル”，［online］），甲１０（和光純薬工業株式会社，“酢酸エチル”，［online］），甲１１（和光純薬工業株式会社，“酢酸エチル”，［online］），甲１２（純正化学株式会社，“製品規格書酢酸エチル”，［online］），甲１３（純正化学株式会社，“製品規格書酢酸エチル”，［online］），甲１４（東京化成工業株式会社，“Ethyl3-Chloropropionate”，［online］），甲１５（東京化成工業株式会社，“Ethyl3-Bromopropionate”，［online］）を示して容量とモル数との関係から正しい記載がアクリル酸エチルに定まると主張し，甲１６（ActaChromatographica,No.18,2007,    219-225），甲１７（NationalToxicology    Program,“NTP    Reporton    theAssessmentof    ContactHypersensitivity    toEthyl    Acrylatein    FemaleB6C3F1    Mice(CASRN:    140-88-5)”［online］）を示して，「ＥＡＣ」との略称がアクリル酸エチルの略称として一般に用いられていたことを主張する。
しかしながら，請求人（原告）の主張は，多くの参考資料に基づき，それらの参考資料の関係を，アクリル酸エチルであったと解釈した場合に矛盾がないことの説明をしているだけで，本願明細書の記載を判断する場合に，請求人（原告）の主張に沿って多くの参考資料によって解釈しなければならない理由はない。そうすると，当業者が本願明細書の記載に接した場合に当然酢酸エチルが誤記で，アクリル酸エチルが正しい記載であることを直ちに理解できるとはいえないから，上記主張を採用することはできない。
そもそも，特許法施行規則２４条で規定する明細書の記載は，様式２９で定められているところ，［備考］６において，「他の文献を引用して明細書の記載に代えてはならない。」とされている。
キ請求人（原告）は，化合物（３）中の酸素に結合した炭素原子の立体化学が化合物（４）で維持されていることから，ＥＡＣの炭素原子を求核攻撃する反応であることは自明で，逆合成的に考えると３位に脱離基を有するプロピオン酸エチル又はアクリル酸エチルであることは自明であると主張する。しかしながら，【００３４】の［化１４］の反応スキームは反応の概要を示したものであり，明細書において，その反応スキームをどのような反応機構で行ったのかの説明がない以上，【００３４】自体の記載に基づいて解釈するのは当然であり，反応スキームに書かれた工程のみである必要性がないのはもちろんのこと，反応機構は一つに定まるとはいえない。
したがって，反応機構に関してＥＡＣの炭素原子への求核攻撃であるという前提をおいて，逆合成的に反応剤の化学構造に解釈を加える請求人（原告）の主張は，そこに正しい記載として何が一義的に定まるかという訂正要件の誤記の判断として，アクリル酸エチルが記載されていたはずであるとはいえない。ク請求人（原告）は，甲４（有機合成化学協会誌５４巻２号１３９～１４５頁，１９９６年），甲５（C.F.Nisingら，Chem.Soc.   Rev.，2008，37，1218-1228）を示して，求核共役付加反応（オキサマイケル付加反応）が本件特許出願前広く知られていたことを主張するが，求核共役付加反応が知られていたからといって，本願明細書の特定の記載である［化１４］がその反応機構で進行していたかどうかは不明であり，アクリル酸エチルが記載されていたはずであるとの誤記の判断に関する主張としては，前提において失当であり，採用することはできない。ケ請求人（原告）は，甲３が，本願明細書の先行技術文献名として記載されていたことを挙げて，そこに記載された反応に用いられた反応剤であるアクリル酸エチルが使用されたであろうと誰もが理解するとの主張や，甲６には，２２－オキシビタミンＤ３類似体の合成に関して，アクリル酸エチルを用いた例，Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミドを用いた例，１－ブロモ－３－ブテンを用いた例があり，甲７でＮ，Ｎ－ジメチルアクリルアミドのルートが米国特許となっていること，甲６のReferencesに甲３が記載されていることから，アクリル酸エチルを用いる甲３の反応及び条件が広く知られていたと主張する。
しかしながら，これらの主張は，本願明細書の先行技術文献として文献名（甲３）のみが記載されていたことを根拠として，その文献に関して本願明細書で具体的箇所を何ら指摘されていない上に，［化１４］のスキームとも出発物質が異なっている記載内容を検討の前提とし，さらに他の文献で甲６，７をも併せて，当業者が直ちに誤記の存在と正しい記載を認識するというものである。一見して誤りが存在することは理解できず，関係する他の明細書の［合成例４］の記載や図１との関係をみても，酢酸エチルという化合物名やＥＡＣという略称の表記は一致していて，明らかな誤記が存在するとはいえない「ＥＡＣ（酢酸エチル，８０４ｍｌ，７．２８ｍｏｌ）」という記載から，「酢酸エチル」が誤りで，正しい記載が「アクリル酸エチル」に一義的に定まるとは到底いえず，請求人（原告）の主張は採用できない。


コ請求人（原告）は，甲８～１５を示して，市販品の純度，比重から計算して，本願明細書の容量とモル数の関係を満たしているのは，アクリル酸エチルのみで，酢酸エチル，３－クロロプロピオン酸エチル，３－ブロモプロピオン酸エチルでは満たさないので，ＥＡＣをアクリル酸エチルであると確信できると主張する。しかしながら，主張の前提としている市販品をそのまま用いたことは何ら根拠がないもので，明細書に特別に記載がなく，モル数と容量が記載されていれば当業者はそのような濃度の材料で処理が行われたことを理解するのであって，全く記載のない数種の市販品の値から純粋なものとして計算をし，それによって求めたモル数の数値範囲に入る化合物として，アクリル酸エチルであればその関係を満たすとする請求人（原告）の主張は，前提において失当であり，誤記の判断に関する主張としては，採用することはできない。
サ請求人（原告）は，甲１６，１７を示して，「ＥＡＣ」がアクリル酸エチルの略称として使用されている事実を示し，正しい記載がアクリル酸エチルであれば，【００３４】，図１の記載とも整合すると主張する。しかしながら，ＥＡＣをアクリル酸エチルの略称として使用している例が存在するからといって，本願明細書では，ＥＡＣを「酢酸エチル」と記載していることは事実であり，アクリル酸エチルを（ＥＡ），酢酸エチルを（ＥＡＣ）と請求人（原告）の主張と異なる表記をしている例もあること（甲１８，乙３，４）を考慮すると，ＥＡＣを「酢酸エチル」と表記したものが，誤記であり，「アクリル酸エチル」が正しい記載であると当業者が当然に理解するとはいえない。シしたがって，本件訂正は，特許法１２６条１項２号を目的とするものとはいえない。
また，本件訂正は，特許された明細書，特許請求の範囲，又は図面中の記載との関係で不合理はないのであるから，明瞭でない記載の釈明を目的とするものではなく，特許請求の範囲の減縮，請求項の引用関係の解消を目的とするものでないことは明らかであるので，本件訂正は，同項に掲げるいずれの事項を目的とするものとも認められない。
(2)新規事項について
ア仮に本件訂正が誤記の訂正を目的とするものであると認められる場合について，念のため検討すると，当初明細書等には，訂正しようとする「アクリル酸エチル」の記載はもちろん，その化学式も全く存在していないことから，仮に何らかの誤記の存在が理解できた場合でも，正しい記載が自明な事項として定まるとはいえない。
そして，明細書【００３４】の［合成例４］化合物（４）の合成に関する記載は，［化１４］のスキームとそれに関する説明によって完結して記載されたもので，その出発原料を「酢酸エチル」から全く記載のない「アクリル酸エチル」に変更することは，当初明細書等の他の記載を総合的に勘案したとしても，新たな技術的事項が導入されたものと判断すべきである。
イ請求人（原告）は，正しい記載がアクリル酸エチルであることは当業者に自明に定まり，【００３４】には，「アクリル酸エチル」が記載されているのと同然であると誰もが理解すると主張する。
しかしながら，本件訂正は，略称の誤りを正す場合と異なり，明細書に化合物名の記載も化学式も一切存在しない化合物名に，出発原料を変更するもので，その変更しようとする化合物名の略称も一義的に正しい記載が定まるものではないものである。
したがって，多くの参考資料を参照し，併せて検討することで，その記載がアクリル酸エチルであったとした場合に矛盾がないといえたとしても，上記請求人（原告）の主張は採用できず，本件訂正によって，新たな技術的事項が導入されたものと判断すべきである。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（目的要件の判断の誤り）
審決は，本件訂正が特許法１２６条１項２号の誤記の訂正を目的とするものとはいえないと判断したが，誤りである。
当業者であれば，以下のとおり，本件明細書【００３４】の「ＥＡＣ（酢酸エチル・・・）」という記載中の「酢酸エチル」が誤記であり，正しくは「アクリル酸エチル」であると理解するのが当然であるから，本件訂正は，誤記の訂正を目的とするものである。
(1)まず，本件訂正と本件発明との関係は，次のとおりである。本件発明は，マキサカルシトール等の１α－２，５－ジヒドロキシ－２２－オキシビタミンＤ３類似体の製造を容易にするための中間体として有用である，新規なキラル化合物である化合物（２）及び化合物（３）（請求項１～４）並びにこの化合物（３）の製造方法（請求項５～７）に関する。
これらの化合物（２）及び化合物（３）が，マキサカルシトール等の１α－２，５－ジヒドロキシ－２２－オキシビタミンＤ３類似体の合成に有用であることは，それらの化学構造から当業者には明らかであるが，本件明細書の実施例には，本件発明に係る化合物（２）及び化合物（３）を本件発明に係る方法で合成した実施例（［合成例２］及び［合成例３］）に加えて，従来技術による方法で化合物（３）からマキサカルシトールを簡便に効率よく製造することができることを実証した実施例（［合成例４］～［合成例９］）を記載している。
本件明細書の図１を用いて説明すると，赤枠で囲んだ部分には，本件特許の請求項１～４の化合物（２）及び化合物（３）並びに請求項５～７の製造方法（化合物（３）の製造方法）を示すスキームが記載されている。そして，図１の赤枠で囲んだ部分以降，すなわち化合物（３）以降には，本件発明に係る新規な中間体である化合物（３）に，ビタミンＤ類似体の製造の分野で周知の官能基変換法を適用して，最終的にマキサカルシトールが得られることを実証した実施例を示すスキームが記載されている。


このように，本件訂正に関連する【００３４】に記載した化合物（３）から化合物（４）への変換工程は，本件発明に係る新規な化合物（３）から出発して，従来技術による方法でマキサカルシトールを合成するための最初の反応工程である。(2)本件明細書の【００３４】には，［合成例４］が記載され，化合物（３）から化合物（４）への官能基変換反応が，[化１４]のスキームと，用いた出発物質，反応剤，反応条件等により具体的かつ詳細に記載されている。この【００３４】には，この反応に用いた試薬等が，ＥＡＣ，５０％ＮａＯＨ溶液（水溶液），トルエン及び（ｎ－Ｂｕ）４ＨＳＯ４であることが記載されているが，トルエンは溶媒であり，（ｎ－Ｂｕ）４ＨＳＯ４は周知の相間移動触媒（甲１）であることから，ＥＡＣが反応剤であることは明らかである。したがって，「ＥＡＣ（酢酸エチル，８０４ｍＬ，７．２８ｍｏｌ）」という記載中の「酢酸エチル」は，化合物（３）から化合物（４）への官能基変換反応において側鎖を形成する反応剤であるＥＡＣ（略称で表された化合物）が指す化合物名として記載されている。しかし，次のア～ウのとおり，ＣＨ３ＣＯＯＣ２Ｈ５という化学構造を有する「酢酸エチル」と，【００３４】における「酢酸エチル」以外の他の記載から当業者が把握する［化１４］の反応との間には，当業者にとって一見して明らかな矛盾がある。そして，【００３４】の［合成例４］の記載を，［化１４］のスキーム，次いで本文の実験操作の記載の順に読んだ当業者であれば，「ＥＡＣ（酢酸エチル・・・）」という記載に不自然さを感じ，ＥＡＣが酢酸エチルを指すならば［合成例４］の記載どおり化合物（３）をＥＡＣと反応させても目的の化合物（４）が得られないことに当然に気付き，「酢酸エチル」が誤記であることを直感的に理解する。ア当業者であれば，ＣＨ３ＣＯＯＣ２Ｈ５という化学構造を有する「酢酸エチル」と，これによりもたらされる化合物（４）の官能基との間で，技術常識に基づけば炭素数の辻褄が合わないことが一見して認識される。化合物（３）から化合物（４）になるには，化合物（３）のヒドロキシル基がエーテル化されて炭素数３のカルボン酸エステル部分が導入されなければならないのに対し，酢酸エチルは，炭素数２のカルボン酸エステルであって，炭素数が足りないからである。イ【００３４】の［化１４］のスキームには，ＥＡＣを反応剤とする化合物（３）から化合物（４）への変換反応において，ビタミンＤ構造のＣ－２０位炭素（化合物（３）においてヒドロキシル基が結合している炭素）の立体が保持されることが記載されている。
そして，アルコールの反応は，Ｃ－Ｏ結合の切断を伴う反応とＯ－Ｈ結合の切断を伴う反応の二つに分けることができるが（甲２），アルコール化合物をアルキル化する反応において，ヒドロキシル基が結合している炭素原子の立体が保持されたアルキル化生成物を得るためには，反応の種類が，Ｏ－Ｈ結合の切断を伴う反応に限定されることは有機化学における技術常識である。Ｃ－Ｏ結合の切断を伴う反応は，－ＯＨが脱離する反応となるところ，－ＯＨが脱離する反応は，立体異性体の混合物（ラセミ体）又は立体が反転した化合物を与え，Ｃ－２０位の炭素の立体が保持されないからである。
したがって，当業者には，Ｃ－２０位の炭素の立体が保持されることから，【００３４】の反応の種類は，化合物（３）のＣ－Ｏ結合が保持されてＯ－Ｈ結合の切断を伴って起こる反応，すなわち化合物（３）の－ＯＨの酸素の非共有電子対が反応剤（ＥＡＣ）の炭素原子を求核攻撃することによって起こる反応に限定されることが理解できる。
他方，酢酸エチルの化学構造はＣＨ３Ｃ（＝Ｏ）ＯＥｔであり，この構造中，酸素の非共有電子対による求核攻撃を受け得る部位はカルボニル炭素のみであるから，酢酸エチルが化合物（３）の求核攻撃を受けることになる場合に起こり得る反応は，酢酸エチルのエステル交換反応又は加水分解反応のみである。【００３４】の条件では，通常エステル交換反応は起こらないと考えられるが，たとえエステル交換反応が起こったとしても，以下に示すとおり，化合物（３）のアセチル化合物が得られるのみであり，目的とする化合物（４）の基－Ｏ－ＣＨ２－ＣＨ２－Ｃ（＝Ｏ）ＯＥｔが得られないことは明らかである。
ウ【００３４】には，「ＥＡＣ（酢酸エチル・・・）」という記載の４行後に，反応後の生成物の後処理の際に用いた溶媒として，略称で記載されていない「酢酸エチル」が記載されている。また，【００２８】～【００３０】，【００３２】，【００３４】～【００３７】には，「酢酸エチル」という略称によらない記載が，実施例を通して略称を用いることなく多数記載されている。これらの記載と，ＥＡＣを「酢酸エチル」の略称として用いる「ＥＡＣ（酢酸エチル・・・）」という記載との間には，表記上の矛盾とまではいえないとしても，明らかな不自然さが存在し，何らかの誤記の存在が示されている。


エなお，審決は，［化１４］はスキームであって反応の概要を示すだけの記載であるからその他の成分の関与やその他の工程が存在していないかが不明であると判断した。しかしながら，【００３４】の記載は，実施例についての記載であり，実施例は，反応スキームと共に，当業者が技術常識に基づいてその反応例をそのまま追試可能となるように記載されるものである。［化１４］のスキームを具体的にみても，反応スキームと共に，原料及び生成物である化合物（３）及び化合物（４）の化学構造と，その反応に用いる試薬，溶媒が完全に記載されている。本件明細書の実施例全体をみても，各工程は１工程ごとに詳細に記載されており，記載内容が欠けており不明確となっているという事情は存在しない。また，審決は，甲１，２を用いて各物質の働きや反応機構を理解することによる原告の主張や，アルコールの反応機構に関するＳＮ１，ＳＮ２に依拠した原告の主張は採用できないと判断した。しかしながら，甲１，２は，相間移動触媒及びアルコールの反応機構という技術常識を当業者以外の者に説明するための証拠にすぎない。本件訂正の場合，各物質の働きや反応機構や，アルコールの反応機構に関するＳＮ１，ＳＮ２に関する技術的事項は，当業者には説明するまでもなく明らかな事項であり，［化１４］のスキーム中の本来の意味内容を考えるときに，当業者であれば当然理解する事項として考慮されるべきものである。
(3)本件明細書の【００３４】の［化１４］のスキームに記載された化合物（３）及び化合物（４）の化学構造は，次のア，イのとおり，本件明細書全体の記載，既知の化合物（１）の化学構造，最終生成物であるマキサカルシトールの化学構造，化合物（２），化合物（３）及び化合物（５）の機器分析データ，各工程の官能基変換に関する従来技術との関係からみて，当業者に正しいと理解される。機器分析データによって化学構造の少なくとも特徴部分（可能であれば構造全体）を確認することは，当業者の常とう手段であり，明細書等に記載された特徴的なシグナルに注目したり，構造既知の化合物のデータと照合したりして，化合物の化学構造を決めることは，有機合成分野の当業者が日常的に行うことである。しかし，仮に当業者が機器分析データを全て除外して，本件明細書を読んだとしても，本件明細書には，当業者が化合物（３）及び化合物（４）の化学構造が誤りであると理解する何の合理的根拠も存在しない。構造既知の化合物（１）から構造既知のマキサカルシトールまでの中間体である化合物（２），化合物（３），化合物（４），化合物（５）の化学構造が正しいことは，当業者に十分に理解される。ア当業者であれば，本件明細書の【００２７】～【００３２】の合成例１～３の記載を読み，【００１０】及び図２～７に掲載された機器分析データの特徴的な部分を技術常識に基づいて読み取ることによって，【００３４】の［化１４］に記載された化合物（３）の化学構造が正しいと理解するのが当然である。すなわち，当業者は，化合物（３）の化学構造について，①合成例２において，甲２６に記載され，その化学構造が既知の化合物（１）から，ビタミンＤ骨格が保たれたまま，意図した酸化的脱ホルミル化による－Ｃ（ＣＨ３）ＣＨＯ基から－Ｃ（＝Ｏ）ＣＨ３基への変換が起こって化合物（２）が得られ，かつ，②合成例３において，ビタミンＤ骨格が保たれたままの化合物（２）から，意図した還元による－Ｃ（＝Ｏ）ＣＨ３基から－ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ３基への変換が起こって化合物（３）が得られたことが，本件明細書の【００１０】及び図２～７に記載された化合物（２），化合物（３），及び化合物（３）の２０Ｒ－異性体の１Ｈ－ＮＭＲ及び１３Ｃ－ＮＭＲデータによって裏付けられることから，正しいと理解する。(ｱ)【００１０】及び図６の１Ｈ－ＮＭＲデータは，化合物（３）の構造を明確に裏付けている。以下に示すとおり，有機化学の当業者であれば，この１Ｈ－ＮＭＲスペクトル上の特徴的なシグナルを，【００３４】の［化１４］のスキームに記載された化合物（３）の化学構造に存在する水素原子に帰属させることが容易にできるからである。


すなわち，当業者であれば，化合物（３）についての１Ｈ－ＮＭＲデータの特徴部分を解析して，①オレフィン炭素上の水素原子４つの存在（図中に示したａ～ｄ），②酸素原子が結合した炭素上の水素原子（＞ＣＨ－Ｏ－）２つの存在（ｅ及びｆ），③５員環又は６員環炭素上の１８個の水素原子の存在（２．８４ｐｐｍ～１．５９ｐｐｍ），④－ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ３基のメチル基の水素原子の存在（ｇ），⑤－Ｏ－ｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリル基（－ＯＴＢＤＭＳ）のｔｅｒｔ－ブチルの９Ｈ分及びジメチルの６Ｈ分の水素原子の存在（ｈ及びｊ），⑥炭素環の架橋位のメチル基の水素原子の存在（ｉ）を確認することができる。このうち，図中に示したａ～ｄ，ｅ，ｆ，ｇ，ｈ及びｊのシグナルにより，化合物（３）に存在するビタミンＤ骨格が十分に特徴付けられている。特に，ａ～ｄの特徴的なシグナルにより，ビタミンＤ類のトリエン構造が確認される。５員環又は６員環炭素上の水素原子については，シグナルが重なっているが，全体のパターンがビタミンＤ類のその部分のパターンに類似していることが確認される。当業者であれば，化合物（３）の全ての水素原子が，【００３４】の［化１４］のスキームに記載された化合物（３）の化学構造を支持する位置にシグナルを有していることを理解する。(ｲ)化合物（３）についての１３Ｃ－ＮＭＲデータ（【００１０】及び図７）をみると，δ値の高い順から六つのシグナル（δ値が１００より高いシグナル）が，ビタミンＤのトリエン構造（アルケン部分）を特徴付けている。さらに，アルケン炭素に続くシグナルによって，δ値が概略で高い順に，第三級炭素，置換基を有する第二級炭素，第二級炭素，第一級炭素の存在が確認される。そして，シグナルの数（炭素数に関連する数；１３Ｃ－ＮＭＲスペクトルでは，全ての炭素のシグナルが得られるが，シグナルが偶然重複する場合や，周囲の化学的環境が同じため磁気的に等価となる炭素のシグナルが１本となる場合等があり，シグナルの数は必ずしも炭素数に一致しない。）から，【００３４】の［化１４］のスキームに記載された化合物（３）の化学構造に矛盾がないことが確認される。シグナルの数を具体的にみると，化合物（３）の１３Ｃ－ＮＭＲデータから観測されたシグナルの数は２４であり，【００１０】には２４個のシグナルと，数値（ケミカルシフト値）が記載されているところ，この２４から，①図７の１３Ｃ－ＮＭＲチャートで極めて強度が小さいノイズであることが明らかな１４．１ｐｐｍのシグナルを除き，②【００１０】にその数値が記載されてはいないものの，図７で－４ｐｐｍに認められるシグナル（Ｓｉ－ＣＨ３基に基づくシグナル）を加えた数である２４は，【００３４】の［化１４］のスキームに記載された化合物（３）の化学構造が有する炭素数２７から，ｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリル基の炭素が２本のシグナルになる（ｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリル基は，その五つの炭素のうち，ｔｅｒｔ－ブチル部分の三つのメチル炭素及びジメチル部分の二つのメチル炭素がそれぞれ等価であるため，１３Ｃ－ＮＭＲで観測されるシグナルは２本となる。）ことにより見かけ上減るシグナル数３を引いた数に相当する。したがって，この１３Ｃ－ＮＭＲデータから読み取った化合物（３）のシグナル数２４は，【００３４】の［化１４］のスキームに記載された化合物（３）の化学構造中の炭素数を支持している。(ｳ)前記(ｱ)及び(ｲ)のとおり，当業者であれば，【００１０】，図６及び図７の化合物（３）の１Ｈ－ＮＭＲ及び１３Ｃ－ＮＭＲデータから，【００３４】の［化１４］のスキームに記載された化合物（３）の化学構造に矛盾がないことを確認する。
そして，当業者であれば，化合物（３）の化学構造中に四つ存在する不斉炭素の立体配置を含めた，化合物（３）の化学構造を，更に以下の事項から確認することができる。
(ｴ)化合物（２）を得る工程である合成例２の官能基変換についてみると，【００２８】及び【００２９】から，室温又は４０℃における温和な条件下，収率６７％という高い収率で，公知の化合物（１）から化合物（２）が得られたことが分かる。
そして，化合物（２）の１Ｈ－ＮＭＲデータ及び１３Ｃ－ＮＭＲデータ（【００１０】，図２及び図３）を見ると，化合物（１）の－Ｃ（ＣＨ３）ＣＨＯ基のアルデヒド（－ＣＨＯ）の１Ｈ－ＮＭＲシグナルが消失したことが，９～１０ｐｐｍにシグナルが存在しないことにより確認される。また，得られた化合物（２）が－Ｃ（＝Ｏ）ＣＨ３基を有することが，１Ｈ－ＮＭＲのシグナル（２．０６ｐｐｍ（３Ｈ，ｓ））及び１３Ｃ－ＮＭＲのシグナル（２０８．６ｐｐｍ）によって確認される。さらに，ビタミンＤ骨格を裏付けるシグナルも，化合物（３）と同様に確認される。したがって，当業者であれば，合成例２において，意図した酸化的脱ホルミル化による－Ｃ（ＣＨ３）ＣＨＯ基から－Ｃ（＝Ｏ）ＣＨ３基への官能基変換が起こったことを理解する。


(ｵ)次に，化合物（２）から化合物（３）を得る工程である合成例３の官能基変換についてみると，【００３０】～【００３３】から，水素化ホウ素ナトリウム又はリチウムアルミニウムハイドライドを用いる周知の還元条件で，化合物（２）から二つの生成物を得られたことが分かる。これらの還元剤は，ケトン等のカルボニル基（＞Ｃ＝Ｏ）をアルコール（＞ＣＨ－ＯＨ）に還元する周知の還元剤であり，化合物（２）の－Ｃ（＝Ｏ）ＣＨ３基が還元されて－ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ３基が生じ，互いにＣ－２０位がＳ－形であるかＲ－形であるかのみが異なるジアステレオマー異性体が得られたことが分かる。
化合物（２）及び化合物（３）の１Ｈ－ＮＭＲデータ（【００１０】）を比較すると，以下のとおり（上段が化合物（２）のデータ，下段が化合物（３）のデータである。），化合物（２）では，酸素原子が結合した炭素上の水素原子（＞ＣＨ－Ｏ－）に帰属されるシグナルが一つ（３．８２（１Ｈ，ｍ）；－ＯＴＢＤＭＳが結合しているビタミンＤ骨格のＣ１位の炭素原子上の水素原子）だけであったのに対し，化合物（３）では，二つ（３．８３（１Ｈ，ｍ），３．６８（１Ｈ，ｍ））（前記(ｱ)のｅ及びｆのシグナル）になったことが確認され，３．６８（１Ｈ，ｍ）が化合物（３）の新たに生じた－ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ３基の＞ＣＨ－Ｏ－部分に帰属されることが確認される。加えて，化合物（２）の－Ｃ（＝Ｏ）ＣＨ３基の水素原子に帰属される特徴的な２．０６（３Ｈ，ｓ）のシグナルが化合物（３）では消えたことが確認される。
さらに，化合物（２）及び化合物（３）の１３Ｃ－ＮＭＲデータ（【００１０】）を比較すると，以下のとおり（上段が化合物（２）のデータ，下段が化合物（３）のデータである。），化合物（２）の－Ｃ（＝Ｏ）ＣＨ３基のカルボニル基（＞Ｃ＝Ｏ）の炭素原子に帰属される２０８．６ｐｐｍのシグナルが化合物（３）では消失した一方，化合物（３）には化合物（２）にはなかった７０．１ｐｐｍのシグナルが出現しており，このシグナルが，還元により生じた－ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ３基の＞ＣＨ－Ｏ－部分の炭素原子に矛盾なく帰属されることが確認できる。したがって，当業者であれば，合成例３において，本件明細書に記載した化合物（２）から化合物（３）への所望の反応が起こり，意図した還元による－Ｃ（＝Ｏ）ＣＨ３基から－ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ３基への変換が起こったことを理解する。(ｶ)続いて，ビタミンＤ骨格について検討する。化合物（２），化合物（３），及び化合物（３）の２０Ｒ－異性体の１Ｈ－ＮＭＲ及び１３Ｃ－ＮＭＲデータを比較すると，いずれの化合物も，化合物（３）の１Ｈ－ＮＭＲにおける特徴的なシグナルとして前記(ｱ)に示したａ～ｄ，ｅ，ｆ，ｇ，ｈ及びｊのシグナルに相当するシグナルを全て有し，化合物（３）の１３Ｃ－ＮＭＲのシグナルに相当するシグナルをほとんど有していることが確認される。合成例２及び３の温和な条件及び高い収率，最終的にマキサカルシトールが得られていることを考慮すると，合成例２及び３において化合物（１）からのビタミンＤ骨格が保たれたままであったことが理解できる。
このように，当業者であれば，構造既知の化合物（１）から化合物（２）への変換（合成例２），及び化合物（２）から化合物（３）の二つの異性体への変換（合成例３）において，本件出願日前に既知の化合物（１）が有していたビタミンＤ骨格がその三つの不斉炭素原子の立体配置を含めて維持されたまま，合成例２及び３で意図された官能基変換が起こって化合物（３）が得られたことを理解する。(ｷ)化合物（３）の２０位がＳ－形であることは，化合物（３）から，途中でキラルな反応剤を用いたり，ジアステレオマー異性体の分離をすることなく，各工程において高い収率で，２０位が同じくＳ－形であるマキサカルシトールが，実際に合成できたことから，当業者に明らかである。本件明細書の【００２３】及び【００３１】並びに請求項５に記載された化合物（３）の化学構造は，Ｃ－２０位がＳ－形である。化合物（３）のＣ－２０位がＳ－形であることが本件発明の特徴であることは，当業者に明らかに記載されている。
(ｸ)化合物（３）の２０Ｒ－異性体については，質量分析がされており，その結果によっても化学構造が裏付けられている。これは，同じ分子量を有するジアステレオマー異性体である化合物（３）の化学構造をも更に裏付けるものである。イ当業者であれば，以下のとおり，化合物（３）及び化合物（５）の化学構造と，【００３５】の合成例５の記載から，合成例４の［化１４］のスキーム及び合成例５の［化１５］のスキームに共通して記載された化合物（４）の化学構造が正しいことを理解する。


(ｱ)化合物（３）及び化合物（５）の１Ｈ－ＮＭＲデータを比較すると，以下のとおり（上段が化合物（３）のデータ，下段が化合物（５）のデータである。），化合物（５）の１Ｈ－ＮＭＲデータでは，化合物（３）から化合物（５）への変換により，化合物（３）に存在していたシグナルに相当するシグナルに加えて，酸素原子が結合した炭素上の水素原子（＞ＣＨ－Ｏ－）の存在が想定される領域に二つの新たなシグナル（３．４６（１Ｈ，ｍ）及び３．２３（１Ｈ，ｍ））と，－Ｃ（ＣＨ３）２ＯＨ部分のメチル基の水素原子の存在が想定される領域に一つの新たなシグナル（１．２１（６Ｈ，ｍ））とが出現したことが確認される。これらの新たなシグナルは，化合物（３）から化合物（５）への変換により導入された－ＯＣＨ２ＣＨ２Ｃ（ＣＨ３）２ＯＨ基の，それぞれ－ＯＣＨ２－部分及び－Ｃ（ＣＨ３）２－部分の水素原子に帰属される。加えて，化合物（５）の１Ｈ－ＮＭＲデータには，化合物（３）の１Ｈ－ＮＭＲにおけるビタミンＤ骨格に特徴的なシグナルとして前記ア(ｱ)のａ～ｄ，ｅ，ｆ，ｇ，ｈ及びｊのシグナルに相当するシグナルが全て存在する。(ｲ)化合物（３）及び化合物（５）の１３Ｃ－ＮＭＲデータをδの値の高い方から順に照合していくと，以下のとおり（上段が化合物（３）のデータ，下段が化合物（５）のデータである。），化合物（３）から化合物（５）への変換により，化合物（５）のデータにおいて，化合物（３）に存在していたシグナルに相当するシグナルに加えて，７８．９ｐｐｍ，６５．５ｐｐｍ，４１．５ｐｐｍ及び２９．３ｐｐｍの四つの新たなシグナルが出現したことが分かる。【００３５】の［化１５］のスキームに記載された化合物（５）の化学構造によると，化合物（３）から化合物（５）への変換により－ＯＣＨ２ＣＨ２Ｃ（ＣＨ３）２ＯＨ基に基づく四つのシグナルが加わることが予測される（化合物（３）から化合物（５）への変換により増加する炭素数は五つであるが，末端のメチル基二つはシグナルが極めて近い可能性が高いため四つ加わることが予測される。）。したがって，当業者は，新たに出現したシグナルの数が化合物（５）に導入された－ＯＣＨ２ＣＨ２Ｃ（ＣＨ３）２ＯＨ基の構造を支持していることを理解する。
また，当業者であれば，化合物（３）から化合物（５）への変換により化合物（５）の１３Ｃ－ＮＭＲデータに新たに出現した上記四つのシグナルを，公知のマキサカルシトールの１３Ｃ－ＮＭＲデータと照合することもできる。例えば，甲３０に記載されたマキサカルシトールの１Ｈ－ＮＭＲ及び１３Ｃ－ＮＭＲデータは，以下のとおりである。
甲３０には，
１３Ｃ－ＮＭＲデータがシグナルの帰属と共に記載されており，ビタミンＤ骨格のＣ２３位～Ｃ２７位に相当する－ＯＣＨ２ＣＨ２Ｃ（ＣＨ３）２ＯＨ部分の炭素のシグナルが，７０．５２（Ｃ－２５），６５．５５（ＣＨ２－２３），４１．４７（ＣＨ２－２４），２９．２４（ＣＨ３－２６），２９．１０（ＣＨ３－２７）と記載されている。このデータと照合することにより，化合物（３）から化合物（５）への変換により化合物（５）の１３Ｃ－ＮＭＲデータに新たに出現した７８．９ｐｐｍ，６５．５ｐｐｍ，４１．５ｐｐｍ及び２９．３ｐｐｍの四つのシグナルが，－ＯＣＨ２ＣＨ２Ｃ（ＣＨ３）２ＯＨ基に帰属されるシグナルであることを確認することもできる。
(ｳ)前記(ｱ)及び(ｲ)のとおり，当業者であれば，化合物（３）及び化合物（５）の１Ｈ－ＮＭＲ及び１３Ｃ－ＮＭＲデータの照合により，ビタミンＤ骨格が保たれたまま，化合物（３）から出発して合成例４及び５の２段階の反応によって意図された官能基変換が起こった結果，【００３５】の［化１５］に記載された化学構造を有する化合物（５）が得られたことを理解する。


(ｴ)ビタミンＤ類似体の合成の分野において，二酸化セレンによってトリエン構造のエキソ二重結合に隣接した炭素原子をヒドロキシル化する反応，ｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリルオキシ基をヒドロキシ基にする脱保護反応，及び光照射によってトリエン構造の中央の二重結合をＥからＺに異性化させる異性化反応は，周知の反応であって，反応条件が確立されている（例えば，甲２６のPreparation1のcompound4の合成（第１８欄），Preparation54   のcompound54の合成（第２７欄），EXAMPLE4のcompound58   の合成（第２８欄））。当業者であれば，合成例６～８のスキームに示されている各反応が，従来技術による公知の官能基変換反応であることと，化合物（５）からマキサカルシトールが実際に得られたという【００３６】～【００３９】からも，【００３５】の［化１５］に記載された化合物（５）の化学構造が正しいことを理解する。すなわち，当業者であれば，合成例６～８で化合物（５）からマキサカルシトールが従来技術と同様の方法で得られたことから，公知の反応を逆にたどってみることによっても，マキサカルシトールの化学構造から，【００３５】の［化１５］に記載された化合物（５）の化学構造が正しいことを理解する。(ｵ)化合物（４）から化合物（５）を得る工程である合成例５の官能基変換についてみると，【００３５】から，メチルマグネシウムクロライド（ＣＨ３ＭｇＣｌ）を用いる周知のグリニャール反応によって化合物（４）から化合物（５）が高い収率で得られたことが分かる。カルボニル化合物へのグリニャール試薬の付加によるアルコールの合成は技術常識であるから（甲３１），当業者であれば，メチルマグネシウムクロライド（グリニャール試薬）を用いる合成例５の反応が，化合物（４）の側鎖のカルボニル基へのメチル基の付加によるアルコールの生成反応であることを容易に理解する。
ここで，ケトンは，一般に，１当量のグリニャール試薬と反応して，グリニャール試薬に由来する一つのアルキル基を有する第三級アルコールを与え，エステルは，一般に，２当量のグリニャール試薬と反応して，グリニャール試薬に由来する二つのアルキル基を有する第三級アルコールを与える（甲３１）。したがって，仮に合成例５の［化１５］のスキームに化合物（４）の化学構造が全く記載されていなかったとしても，合成例５では，メチルマグネシウムクロライドが用いられていることと，－ＯＣＨ２ＣＨ２Ｃ（ＣＨ３）２ＯＨ基を有する化合物（５）が得られていることから，メチルマグネシウムクロライドによって新たなメチル基が付加されるという反応の理解によれば，合成例５の化合物（４）から化合物（５）
への官能基変換が，側鎖の末端部分の以下のいずれか
，又は
の変換であったことは，当業者に明らかである。すなわち，合成例５の記載から，化合物（４）の側鎖部分の基は，－ＯＣＨ２ＣＨ２ＣＯＯＲ基（エステル含有基，Ｒはアルキル基）又は－ＯＣＨ２ＣＨ２ＣＯＣＨ３基（メチルケトン含有基）であると当業者に理解される。
【００３５】の［化１５］のスキームには，－ＯＣＨ２ＣＨ２ＣＯＯＥｔ基（エステル含有基，Ｒはエチル基）を有する化合物（４）の化学構造が記載されており，その末端部分は上記技術常識から導かれる構造と整合しているから，記載された化合物（４）の化学構造に誤りがあると当業者が考える根拠はない。また，化合物（４）の基が－ＯＣＨ２ＣＨ２ＣＯＯＥｔ基（エステル含有基）である場合には，化合物（５）が得られるためにはメチルマグネシウムクロライドが２当量以上用いられる必要があるが，合成例５では３当量用いられているから，この点でも矛盾がない。なお，化合物（４）の側鎖部分が，－ＯＣＨ２ＣＨ２ＣＯＯＥｔ基ではなく，－ＯＣＨ２ＣＨ２ＣＯＯＲ基（Ｒはエチル基以外）又は－ＯＣＨ２ＣＨ２ＣＯＣＨ３基であるとすると，【００３４】（合成例４）の反応の反応剤がアクリル酸エチルと異なるものとなるが，その場合には，その反応剤は，【００３４】の「ＥＡＣ（・・・，８０４ｍＬ，７．２８ｍｏｌ）」という記載の体積とモル数の関係と整合しなくなるし，「ＥＡＣ」という略称とも整合しなくなる。
(4)本件明細書には，「アクリル酸エチル」という文言の記載はないが，当業者であれば，次のア～オのとおり，【００３４】の「酢酸エチル」という記載以外の記載及び技術常識から，訂正前の記載である「ＥＡＣ（酢酸エチル，８０４ｍＬ，７．２８ｍｏｌ）」という記載のうち，反応剤であるＥＡＣが指す化合物は「酢酸エチル」ではなく「アクリル酸エチル」であり，この誤りが略称に対応させるべき化合物名の誤記により生じたものであると理解するのが当然である。ア前記(2)イのとおり，当業者には，Ｃ－２０位の炭素の立体が保持されることから，【００３４】の反応の種類は，化合物（３）のＣ－Ｏ結合が保持されてＯ－Ｈ結合の切断を伴って起こる反応，すなわち化合物（３）の－ＯＨの酸素の非共有電子対が反応剤（ＥＡＣ）の炭素原子を求核攻撃することによって起こる反応（下図参照）に，明らかに限定されることが理解できる。
（式中、Ｒは、基を表す）
加えて，【００３４】の［化１４］のスキームには，ＥＡＣを反応剤とする化合物（３）から化合物（４）への変換反応において，化合物（３）の－ＯＨが化合物（４）の－ＯＣＨ２ＣＨ２ＣＯＯＣ２Ｈ５に官能基変換されることが記載されている。すなわち，【００３４】の反応剤は，化合物（３）の側鎖に炭素数３のカルボン酸のエチルエステル部分（－ＣＨ２ＣＨ２ＣＯＯＣ２Ｈ５）をもたらし得る化学構造を有する化合物でなければならない。


【００３４】の記載から自明な上記反応の種類及び上記反応剤の種類を理解する当業者にとっては，【００３４】には，実質的に以下の反応が記載されているのと同然である。
ここで，この場合に考えられる－ＯＨ基の酸素による求核攻撃反応の類型は，この反応によって生成物中に形成される側鎖の構造が－ＣＨ２ＣＨ２ＣＯＯＣ２Ｈ５という具体的な基に限定されていることから，置換反応（生成物及び副生成物の２分子が生成する反応）又は付加反応（生成物の１分子のみが生成する反応）に限られる。
そうすると，当業者にとっては，以下の反応
が記載されているのと同然である。すなわち，当業者であれば，【００３４】に実質的に記載された上記反応が求核置換反応である場合には，３位に脱離基を有するプロピオン酸エチルが反応剤となり，上記反応が求核付加反応である場合には，アクリル酸エチルが反応剤となることを当然に理解する。
このように，当業者は，【００３４】に記載されたＣ－２０位の炭素の立体化学及びこの反応によって生成物中に形成される側鎖の化学構造から，【００３４】の反応のための本来の正しい反応剤が，３位に脱離基を有するプロピオン酸エチル又はアクリル酸エチルに限定されることを理解する。
なお，３位に脱離基を有するプロピオン酸エチルへのアルコールの置換反応は，極めて一般的な反応であり（例えば甲４），アクリル酸エチルへのアルコールの付加反応は，オキサマイケル付加反応として本件特許の出願日前から知られている（例えば甲５）。
イ【００３４】には，「ＥＡＣ（酢酸エチル，８０４ｍＬ，７．２８ｍｏｌ）」と記載されているから，前記アのとおり，酢酸エチルが誤記であることに気付き，正しい反応剤が３位に脱離基を有するプロピオン酸エチル又はアクリル酸エチルに限定されることを理解した当業者であれば，略称ＥＡＣに対する正しい反応剤がいずれであるかを判断するために，上記記載における反応剤の体積とモル数の関係（８０４ｍＬが何ｍｏｌに相当するか）を検証してみることに想到する。液体の有機化合物は，市販品であればその比重データは容易に入手でき，体積と比重（又は密度）から所定の体積の質量が分かり，その化合物の分子量が分かればそれに対応するモル数が分かるので，ＥＡＣがアクリル酸エチルであるか，３位に脱離基を有するプロピオン酸エチルであるかを容易に判断できるからである。酢酸エチル，３位に脱離基を有するプロピオン酸エチル，アクリル酸エチルについて，純度が１００％であるとして，８０４ｍＬが何ｍｏｌに相当するかを計算した結果は，次のとおりであり，当業者は，アクルリ酸エチルであれば【００３４】記載の体積とモル数の関係を満たすが，酢酸エチル，脱離基を有するプロピオン酸エチルエステルの場合には【００３４】記載の体積とモル数の関係から大幅に外れることを簡単に確認することができる。
反応剤密度
（ｇ／ｍＬ）
分子量密度及び分
子量の根拠
８０４ｍＬが何
モルに相当す
るか（ｍｏｌ）
００３４の記載
との合致の程
度（％）
（００３４の記載）        ７．２８１００酢酸エチル０．９０    ８８．１１甲第１１号証    ８．２１１１３アクリル酸エチル０．９２    １００．１２甲第８号証    ７．３９１０２
3-クロロプロピオ
ン酸エチル
１．１０１３６．５８    甲第１４号証６．４８    ８９
3-ブロモプロピオ
ン酸エチル
１．４２１８１．０３    甲第１５号証６．３１    ８７したがって，【００３４】の記載から正しい反応剤が３位に脱離基を有するプロピオン酸エチル又はアクリル酸エチルに限定されることを理解した当業者であれば，【００３４】記載の体積とモル数の関係から，正しい反応剤が「酢酸エチル」ではなく「アクリル酸エチル」であることを容易に理解する。ウ本件明細書の【０００３】の最終行には，本件発明の技術分野における先行技術として，甲３が記載されているが，この甲３は，１α－２，５－ジヒドロキシ－２２－オキシビタミンＤ３類似体の合成を開示する文献として，本件明細書の【背景技術】において唯一引用されている文献である。したがって，甲３は，化合物（３）に従来技術を適用して１α－２，５－ジヒドロキシ－２２－オキシビタミンＤ３類似体の一つであるマキサカルシトールを合成可能であることを実証するための最初の工程である【００３４】に記載の反応と関連して記載されているということができる。「酢酸エチル」は誤記ではないかとの疑問を抱き，【００３４】記載の反応を理解しようとする当業者であれば，【００３４】記載の反応が甲３に開示された合成法による可能性が高いと考えるのが当然である。
そして，甲３には，以下のスキーム
が記載されている。このスキームは，反応に関与する－ＯＨ基周辺の化学構造が本件明細書の化合物（３）に類似した構造を有する化合物（１１）と，アクリル酸エチルとが反応して，化合物（１１）の－ＯＨが化合物（１２）の－Ｏ－ＣＨ２－ＣＨ２－Ｃ（＝Ｏ）ＯＥｔ基に変換されることを示している。この甲３の実験の部をみると，化合物（１１）から化合物（１２）への変換反応が，トルエン，相間移動触媒，５０％ＮａＯＨ水溶液を用い，室温で行われたことが詳細に記載されている。この反応条件が，本件明細書の【００３４】記載のＥＡＣ（反応剤），５０％ＮａＯＨ溶液（水溶液），トルエン，及び（ｎ－Ｂｕ）４ＨＳＯ４を用い，室温で行う反応条件に酷似していることは，当業者に明らかである。甲３をみた当業者であれば，【００３４】記載の反応では，甲３の化合物（１１）から化合物（１２）への合成法が適用されていることを容易に理解する。
したがって，【００３４】の記載から正しい反応剤が３位に脱離基を有するプロピオン酸エチル又はアクリル酸エチルに限定されることを理解した当業者であれば，前記イの反応剤の体積とモル数の関係を確認しなくても，本件明細書の【０００３】記載の甲３の内容から，ＥＡＣが指す正しい反応剤が「酢酸エチル」ではなく「アクリル酸エチル」であることを容易に理解する。


エ本件明細書の【０００２】～【０００５】記載のとおり，広く治療に用いられている重要な医薬であるマキサカルシトールを含む２２－オキシビタミンＤ類似体類の合成に関しては，本件出願日前から数多くの研究が報告されていた。本件明細書記載の文献ではないが，例えばP.A.Leesonらによる２２－オキシビタ
ミンＤ類似体類の総説（甲６）には，以下のスキーム
により，ビタミンＤ類似体の２０位に相当する炭素原子に置換した－ＯＨをエーテル化して側鎖を形成する際に，反応剤として，アクリル酸エチル（ⅩⅠⅠⅠ）又はＮ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド（ⅩⅤ）を用いた付加反応の例，及び１－ブロモ－３－ブテン（ⅤⅠⅠⅠ）を用いた置換反応の例が紹介されている。甲６は総説であり，ビタミンＤ類似体の２０位に相当する炭素原子に結合した－ＯＨをエーテル化して側鎖を形成する工程において，脱離基を有する化合物への求核置換反応又はα，β－不飽和カルボニル基を有する化合物へのオキサマイケル付加反応を用いることが本件出願日前に既に常法であったことを示しているなお，この甲６のアクリル酸エチル（ⅩⅠⅠⅠ）を反応剤として用いるルート（付加型反応）の元文献は，甲３であり，本件出願日から１８年も前である１９９２年に公開されていた。また，この甲６のＮ，Ｎ－ジアルキルアクリルアミド（ⅩⅤ）を反応剤として用いるルート（付加型反応）は，本件出願日から１５年も前である１９９５年に米国で特許されており，本件出願日にはこの分野では広く知られていた（甲７）。
したがって，当業者であれば，「ＥＡＣ」が酢酸メチルであるという本件明細書の記載は明らかな誤記であり，この分野で広く知られていた－ＯＨ基をアクリル酸エチルでエーテル化して側鎖を形成する付加反応を想起して，「ＥＡＣ」で表される正しい反応剤がアクリル酸エチルであると理解する。
オ「ＥＡＣ」という略称は，本件出願日前の刊行物，公的機関による文書などにおいて，酢酸エチルの略称として使用されていた（甲１６，１７）。「ＥＡＣ」という略称は，アクリル酸エチルを英語で表記すると「ＥｔｈｙｌＡｃｒｙｌａｔｅ」であるため，正しい記載が酢酸エチルではなくアクリル酸エチルではないかと当業者は容易に気付き，【００３４】に存在する誤記が，略称に対応させるべき化合物名の誤記であると確信し理解する。
なお，「ＥＡＣ」という略称が酢酸エチルの略称として使用されている例が存在するとしても（甲１８），【００３４】の反応を起こすための反応剤として酢酸エチルが機能しないことを理解する当業者の上記理解に何らの影響を及ぼすものでもない。
２取消事由２（新規事項追加の判断の誤り）
審決は，本件訂正によって，新たな技術的事項が導入されたと判断したが，誤りである。
前記１のとおり，本件訂正は，当業者が技術常識からみて「アクリル酸エチル」の明白な誤記であると理解する「酢酸エチル」という記載を，当業者が本来の正しいものであると理解する「アクリル酸エチル」という記載に改めるものであって，新たな技術的事項を導入するものではない。
第４被告の主張
１取消事由１（目的要件の判断の誤り）に対し
(1)明細書の誤記を目的とする訂正が認められるための判断基準は，審決記載のとおり，特許がされた明細書の記載に誤記が存在し，それ自体で又は明細書又は図面の他の記載との関係で，誤りであることが明らかであること，かつ，正しい記載が願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面から自明な事項として定まることが必要であり，「誤記」というためには，訂正前の記載が誤りで訂正後の記載が正しいことが，当該明細書及び図面の記載や当業者の技術常識などから明らかで，当業者であればそのことに気付いて訂正後の趣旨に理解するのが当然でなければならない，というものである。
このような判断基準を前提とすると，明細書における訂正前の記載が一見して誤りであると理解でき，訂正後の記載が正しい記載として一義的に定まるといえるのであれば，その訂正は，誤記の訂正を目的とするものといえる。これに対して，原告は，審決は，当業者であればその記載をどのような趣旨として理解するかを十分に考慮していないとか，正しい記載が当初明細書等の記載から自明な事項として定めるか否かを当初明細書等の表記のみに基づいて判断し，当業者であればその記載をどのような趣旨として理解するかを十分考慮せずに判断をしたとか，当業者が技術常識に基づいて当初明細書等の記載内容をどのような趣旨として理解するかを考慮しないで誤記に関する判断をしたなどと主張する。しかしながら，審決は，上記判断基準に従って，原告から提出された参考資料も検討した上で，当業者の立場から，「酢酸エチル」の箇所が一見して誤りであると理解でき，訂正後の「アクリル酸エチル」が正しい記載として一義的に定まるとはいえないと判断したものであり，当初明細書等の表記のみに基づいて判断したものではない。
また，その判断に当たっては，誤りであることが明らかな箇所が定まれば，その誤りの記載の本来の記載を解釈するために，明細書における前後の記載やその記載に関係した技術常識を参酌することは許容される余地があるものの，原則として，明細書の記載に基づいて判断されるものであり，技術常識の名を借りて，周知技術であるからといって，明細書の記載を離れて，種々の周知技術を解釈に用いて明細書に記載のない事項を導いてよいわけではない。
そのことは，明細書の内容を信じる第三者との公平性の観点からも整合するもので，記載自体に変動が生じた場合に不特定多数の一般第三者に影響を及ぼす弊害を防止することを考慮し，明細書の表示を信頼する第三者の利益を保護するために訂正の範囲を最小限のものとしている訂正審判制度の趣旨とも合致するものである。(2)原告は，【００３４】の「ＥＡＣ（酢酸エチル，８０４ｍｌ，７．２８ｍｏｌ）」という記載中の「酢酸エチル」という記載は，【００３４】の「酢酸エチル」以外の他の記載との関係で，酢酸エチルでは目的とする反応が達成し得ない化学構造を有する化合物であるため，技術常識からみて明らかに誤りであることを当業者は理解するなどと主張する。


しかしながら，［合成例４］の記載内容と［化１４］のスキームの表示とは，一見して不一致となる記載がなく，また，「ＥＡＣ」は酢酸エチルの略称として使用されるものであることから（甲１８，乙１，２，５，６），「ＥＡＣ（酢酸エチル，８０４ｍｌ，７．２８ｍｏｌ）」という記載自体に不自然な点はない。したがって，明細書全体に誤記がないことが当然あるという前提に立てば，本件明細書における訂正前の記載に一見して何らかの誤記があることに気付くとはいえない。また，そもそも，本件明細書における訂正前の記載に誤記が存在せず，反応剤をスキームから書き漏らした可能性も考えられるのであるから，スキームの記載に一見して何らかの誤記があることに気付くわけでもない。さらに，［化１４］の化合物（３）は新規な中間体であるから，反応工程そのものも新規なものといえるので，酢酸エチルが用いられていることを当業者が一見して誤記であると理解するとはいえないし，従来の技術常識を参酌できるともいえない。(3)原告は，化合物（３）及び化合物（４）の化学構造が正しい場合には，ＥＡＣが指す化合物名が酢酸エチルであるとすると，酢酸エチルを反応させることに矛盾が生じることを示そうとしているようである。
しかしながら，当業者は，原則として明細書の記載を正しいものとして，記載どおり理解するのであり，誤記が明細書全体のどこにもないことも当然にある。そして，そもそも，スキームは，化学反応の概要を示したものにすぎないから，［化１４］のスキームに全ての反応工程及び関与成分が記載されているとは限らないし，反応剤を書き漏らしたことも当然あり得るのであるから，化合物（３）及び化合物（４）の化学構造が正しいからといって，酢酸エチルが当然に誤記となるわけではない。
また，明細書における特定の記載が明らかな誤記として，当業者がそのように当然理解するかどうかは，原則として，明細書の記載に基づいて判断されるものであり，明細書に直接記載がない他の文献（甲１，２）や，単に化合物（３）及び化合物（４）の化学構造と共通する部分があるにすぎない別の化合物が記載された文献（甲３）は，化合物（３）及び化合物（４）の化学構造が正しかった（その記載部分に誤記がなかった）ことの直接の証拠になるとはいえない。(4)原告は，ＮＭＲデータが化合物の化学構造と一致していることを示して，化合物の構造式が正しい（その部分に誤記がない）ことを結論付けようとしているようであるが，ＮＭＲデータが化合物の化学構造と実際に一致しているかどうかはさておき，たとえ一致していたからといって，化合物の構造式やＮＭＲデータが誤って記載されていないかどうかは不明であるから，それらの部分に誤記が存在していないとはいえない。
ＮＭＲデータは，化合物の化学構造を分析するための手段であって，両者が整合することによって，記載自体が誤記でないかどうかが結論付けられるものではない。(5)原告は，機器分析データによって化学構造の少なくとも特徴部分（可能であれば構造全体）を確認することは，当業者の常とう手段であり，明細書等に記載された特徴的なシグナルに注目したり，構造既知の化合物のデータと照合したりして，化合物の化学構造を決めることは，有機合成分野の当業者が日常的に行うことである旨主張する。
しかしながら，文献にＮＭＲデータがあることによって，実際に何らかの化合物が合成され分析されたものであると理解することができても，そのデータが正しい測定結果を表していない可能性があるし，また，そのデータにより，その化合物の化学構造が一義的に決定されたものとして理解できるかどうかは，分析結果の解析を進めることによって理解できることであって，当業者であっても一見して分かるものではない。
ましてや，明細書の記載中に誤記が存在しているかどうかも含めて，不明な状況において，誤記の存在や箇所を特定するステップにおいて，各ＮＭＲデータを解析して，その箇所が正しい記載であることを判断して，その他の箇所に誤記があることを想定して探求し，誤記の存在の有無や誤記の存在の箇所を特定することは，明細書の記載を原則として正しいと信じる第三者が求められる範囲をはるかに超える事項である。
そして，化学構造式やＮＭＲデータ自体を誤って記載する可能性があるのであるから，結局その部分が一応正しい記載であると仮定すると，矛盾がないことを示しているにすぎない。
また，１Ｈ－ＮＭＲ及び１３Ｃ－ＮＭＲは，有機化合物の構造決定に利用される測定手段であるからといって，分析結果として記載された結果が正しい記載であるかどうかや，その対象として記載された化学構造が正しい記載であるかどうかを直接裏付けるものではなく，この箇所に誤記が存在する可能性も当然あるといえる。さらに，ＮＭＲスペクトルは，溶媒の影響等で，ケミカルシフトがかなり変動する場合もあり，元々化合物の化学構造が推定できている場面において，他の分析手法と併せて検討することによって，化学構造の一部の特定に利用されるものであって，ＮＭＲデータであるからといって，一義的に化合物全体が決定され，化学構造式が確認できるとは限らないことはいうまでもない。
(6)原告は，【００３４】の［化１４］のスキームに記載された化合物（３）及び化合物（５）の化学構造は，１Ｈ－ＮＭＲ及び１３Ｃ－ＮＭＲデータによって裏付けられることから当業者に正しいと理解され，化合物（４）の化学構造が，合成例５に記載のグリニャール反応によって化合物（５）を与える化学構造であることから，当業者に正しいと理解される旨主張する。
しかしながら，１Ｈ－ＮＭＲ及び１３Ｃ－ＮＭＲデータがあるからといって，化合物（３）と化合物（５）の化学構造の記載に誤記がなく，正しいことの理由にはならないことは前述のとおりである。
また，［化１４］のスキームに全ての反応工程及び関与成分が記載されているとは限らないし，反応剤を書き漏らしたことも当然あり得るから，化合物（５）から逆合成の考え方を用いて化合物（４）の化学構造に誤記がなく，正しいことを示すことはできない。


(7)原告は，化合物（３）の１Ｈ－ＮＭＲシグナルについて，図６や【００１０】に対して，実際には明細書に記載がないにもかかわらず，シグナルの帰属を行い，化合物（３）の化学構造を支持する位置にシグナルを有していることを理解することや，シグナル数から化合物中の炭素数を支持することや，シグナル消失や維持から，【００１０】及び図２，３，６，７に掲載された機器分析データの特徴的な部分を技術常識に基づいて読み取ることによって，【００３４】の［化１４］に記載された化合物（３）の化学構造が正しいと理解する旨主張する。しかしながら，既に述べたとおり，ＮＭＲシグナルや化学構造の記載自体の誤記の存在の可能性があるのだから，誤記が存在するとしても，誤記の箇所が特定されることはない。
さらに，ＮＭＲシグナルの帰属は，明細書に記載がない上に，あくまでも解析することによってされるもので，原告が周知技術と称する事項をも併せて考慮した上で，ようやく化合物（３）の化学構造とＮＭＲデータが一致していると理解して特段支障がないことを説明しているにすぎない。
(8)原告は，明細書に記載のない化合物（３）及び化合物（５）の１Ｈ－ＮＭＲデータの比較表と１３Ｃ－ＮＭＲデータの比較表と推定に基づく帰属を行った上で，化合物（３）の化学構造から，【００３５】の［化１５］に記載された化合物（５）からマキサカルシトールが従来技術と同様の方法で実際に得られたことから，公知の反応を逆にたどってみることによっても，マキサカルシトールの化学構造から，【００３５】の［化１５］に記載された化合物（５）の化学構造が正しいことを理解する旨主張する。
しかしながら，既に述べたとおり，ＮＭＲシグナルや化学構造の記載自体の誤記の存在の可能性があり，この部分に誤記がなく，誤記が別にあると仮定しても誤記の箇所が特定されることはない。
さらに，ＮＭＲシグナルの帰属やシグナル同士の比較は，明細書に記載がない上に，原告が周知技術と称する事項や推定をも併せて考慮した場合に，ようやく化合物（５）の化学構造とＮＭＲデータが一致していると理解して特段支障がないことを説明しているにすぎない。
(9)原告は，【００３５】の合成例５の記載と反応試薬の記載から周知のグリニャール反応であることや，反応機構はアルキルエステル末端かメチルケトン末端に対してされたと理解でき，反応剤のモル数から化合物（４）の化学構造が正しいことを理解する旨主張する。
しかしながら，既に述べたとおり，化学構造の記載自体の誤記の存在の可能性があり，この部分に誤記がなく，誤記が別にあると仮定しても誤記の箇所が特定されることはない。
また，反応機構の具体的記載が明細書に記載されていない上に，［化１５］のスキームが反応条件を全て記載していないことは明らかであるので，メチルマグネシウムクロライドがグリニャール反応によく用いられるからといって，異なる反応剤や機構の関与の可能性がないわけでもない。例えば，原告が主張しているように，化合物（５）を得るためのグリニャール試薬を反応させる際の原料には，少なくともエステル化合物とケトン化合物の二つがあり得るのであるから，化合物（４）が正しいとは限らない。
(10)原告は，甲３１を引用した上，当業者であれば，メチルマグネシウムクロライド（グリニャール試薬）を用いる合成例５の反応が化合物（４）の側鎖のカルボニル基へのメチル基の付加によるアルコールの生成反応であることを容易に理解し，合成例５では，メチルマグネシウムクロライドによって新たなメチル基が付加されるという反応の理解によれば，合成例５の化合物（４）から化合物（５）への官能基変換が，側鎖の末端部分が－ＯＣＨ２ＣＨ２ＣＯＯＲ（エステル含有基・・・）又は－ＯＣＨ２ＣＨ２ＣＯＣＨ３基（メチルケトン含有基）であると当業者に理解され，化合物（４）の基がエステル含有基である場合には，２当量以上用いられる必要があるが，合成例５では３当量用いられているため矛盾がないとして，当業者であれば化合物（４）の化学構造が正しいことを理解する旨主張する。しかしながら，仮に甲３１の記載に基づいて反応機構を解釈しても，メチルマグネシウムクロライドと反応したのは，ケトン含有基であったかもしれず，当量より過剰に反応剤を添加することは通常のことであるから，３当量用いられているため，ケトン含有基であった可能性がないことにはならない。審決では，反応剤も含めて，スキームに全ての関与成分や素反応ステップを記載するとは限らないのであるから，反応剤を書き漏らしたかもしれないし，別の反応機構であったかもしれないし，構造式を誤って記載したかもしれないので，様々な誤記の可能性があることを述べているのであり，結果的に誤記が特定の箇所に一見して定まることはない旨判断しているものである。
(11)原告は，【００３４】の［化１４］のスキームに記載された化合物（３）及び化合物（４）の化学構造は，本件明細書全体の記載，既知の化合物（１）の化学構造，最終生成物であるマキサカルシトールの化学構造，化合物（２），化合物（３），化合物（５）の機器分析データ，各工程の官能基変換に関する従来技術との関係からみて，当業者に正しいと理解される旨主張する。


しかしながら，正しい記載であるかどうか，すなわち誤記が存在するかどうかの可能性は，たとえ，化合物（２），化合物（３），化合物（５）の機器分析データが存在していたとしても，誤記が存在しないことが決まるものではなく，原告が主張する「酢酸エチル」の箇所と同様に可能性として存在するものである。また，明細書以外の多くの文献の記載の中から選択して，本件明細書の反応機構を説明することや，明細書に記載のないＮＭＲの帰属に基づく化合物（３）の化学構造の説明や，明細書に記載のないＮＭＲの帰属やＮＭＲチャート同士の比較に基づく化合物（５）の化学構造の説明や，明細書に記載のない甲３０を用いたマキサカルシトールのＮＭＲ帰属に基づく側鎖ピークの位置の確認をすることは，それらの具体的内容からみて，周知の技術的事項などといえないことはもちろんのこと，それら多くのことを参酌していえることは，各化学構造と機器分析データが一致していると理解して一応矛盾がないというだけのことで，その化学構造や機器分析データの取り違えの可能性は依然としてあることに変わりない。また，このように，明細書に一見して明確に理解できる誤記の内容が不明であるにもかかわらず，当業者が，誤記の存在やその場所を理解するに当たって，通常参酌することのできる技術常識の範囲を超えて，多数の前提を置いて誤記の内容を理解するという手法が許されるものではなく，結局，誤記の箇所が「酢酸エチル」の箇所であることは，原告の主張によっても示されているとはいえない。(12)原告は，ビタミンＤ構造のＣ－２０位の炭素の立体配置や官能基の変換結果から反応剤の選択肢が二つに限定される旨主張する。しかしながら，明細書における特定の記載が明らかな誤記として，当業者がそのように当然理解するかどうかは，原則として，明細書の記載に基づいて判断されるもので，明細書に記載のない反応機構を検討して反応剤を推定して，初めて明細書の記載からプロピオン酸エチル又はアクリル酸エチルと理解できるというのであれば，二つの選択肢に限定することに関しても，正しい記載が一義的に理解できることにならない。
また，反応剤自体を書き漏らした可能性もあるし，スキームは，出発物質とそのプロセスの目的物質を表しているにすぎず，反応が，求核置換反応又は求核付加反応の一段階反応とは限らず，素反応を考慮すれば，複数ステップである反応を生じる場合もあるし，何れかのステップで，他の成分が関与する場合もあるので，全てのステップ，全ての関与成分の記載があるとは限らないスキームの記載のみから反応剤を二つに限定することはできない。
(13)原告は，体積とモル数との関係から仮定や計算によって反応剤がアクリル酸エチルに定まる旨主張する。
しかしながら，仮定や計算をして結果を分析して初めて分かることは，誤記の解釈において，正しい記載が一義的に理解できたとはいえない。また，明細書の記載の試薬の純度が１００％であると仮定する理由はないし，そもそも，体積やモル数にも誤記が存在していたかもしれず，そのような仮定や体積やモル数に誤記がないとの前提の下に選択肢を限定した上で，一番近い化合物であるはずであるという結論自体，正しい記載が一義的にアクリル酸エチルに決まることを説明しているとはいえない。
(14)原告は，【０００３】において従来技術として引用した甲３には，類似の反応における反応剤として「アクリル酸エチル」が記載されている旨主張する。しかしながら，甲３は，従来技術として，文献名が記載されているものの，明細書には，【００３４】との関係や関係箇所が記載されているわけでもなく，多数の化合物が記載されている中で，同じ化合物でもないのにそのスキームに着目する理由はないし，仮に合成条件をみても関与する成分も一致しているわけでもないから，甲３に記載された多数の反応スキームの中から，特定の箇所の別の化合物の特定のスキームを選択して，明細書の本来の正しい記載を決定することはできない。また，明細書の記載において，他の文献を引用して明細書の記載としてはならない（特許法施行規則２４条）。
(15)原告は，甲６，７を根拠に，脱離基を有する化合物への求核置換反応又はα，β－不飽和カルボニル基を有する化合物へのオキサマイケル付加反応を用いることが本件出願日前に既に常法であった旨主張する。
しかしながら，本件発明の化合物ではなく，明細書に記載のない甲６の特定の箇所に着目して検討することは，明細書の本来の正しい記載を決定することにならない。また，甲６には，スキームが１～５まであり，スキーム１に着目しても，多数のルートの１段階において，三つのルートの一つに，アクリル酸エチルを用いている例が存在するだけである。
甲７についても，明細書に記載もなく，本件発明の化合物に関する記載でもない点は同様である。
(16)原告は，「ＥＡＣ」という略称が，アクリル酸エチルの略称として使用されていた例を挙げて，「ＥＡＣ」という略称が酢酸エチルの略称として使用されている例が存在するとしても当業者の上記理解に何らの影響を及ぼすものではない旨主張する。
しかしながら，明細書には，「ＥＡＣ」という略称と「酢酸エチル」という化合物名が何の矛盾もなく記載されているのであるから，記載をそのとおり理解することが当然であって，正しい記載が，通常「ＥＡ」として使用されているアクリル酸エチルであると一義的に理解する根拠はない（乙３，４には，アクリル酸エチルの略称としてＥＡが使用されることが記載されている。）。(17)原告は，当業者であれば，「酢酸エチル」が誤記であることを理解し，本来の正しい反応剤が少なくとも３位に脱離基を有するプロピオン酸エチル又はアクリル酸エチルに限定されることを理解し，反応剤の体積とモル数の関係，【０００３】に記載の甲３の内容，従来技術の側鎖合成法のうち，少なくとも一つから，ＥＡＣが指す正しい反応剤が「アクリル酸エチル」であることを容易に理解し，【００３４】に存在する誤記が略称に対応させるべき化合物名の誤記であると理解する旨主張する。
しかしながら，原告自ら認めているように，複雑な過程を経ることで，アクリル酸エチルにようやく到達することができるものである。明細書に記載のない反応機構や文献，仮定を用いて，それらを周知技術と称して，都合よくつなぎ合わせることで，誤記の存在，誤記の箇所の特定，一義的な正しい記載の特定をすることは，訂正における「誤記の訂正」に当たるかどうかの判断のプロセスにおける考え方を，明らかに逸脱したものである。
また，原告の主張は，多くの参考資料を参照し，併せて検討することで，「酢酸エチル」との記載が「アクリル酸エチル」であったと解した場合でも矛盾がないことを説明したものにすぎず，訂正後の「アクリル酸エチル」が正しい記載として一義的に定まることを示したことにはならない。
明細書の記載を信じて理解している第三者との公平性を考えても，そのような化合物名記載の変更を認めることは訂正審判制度の趣旨にも反するものである。(18)原告は，甲１～７に基づく主張をする。


しかしながら，明細書の特定の記載が明らかな誤記として，当業者がそのように当然理解するかどうかは，原則として，明細書の記載に基づいて判断されるもので，明細書に記載のない参考文献を，本願出願日前に発行された刊行物であるからといって，あらゆる内容を明細書に取り込んで判断してよいわけではない。明細書に記載のあることに関して，その表現の意味を理解することや，明らかな誤記といえるかの判断に関して，その表現に関する技術常識を参酌することはできても，明細書に実際に記載された化合物に関する内容と一致していない刊行物の内容を理由もなく，特定の記載箇所を選択して，それらをつなぎ合わせて，誤記の存在や，誤記の箇所の特定や，正しい記載の特定を行うことは，明らかな誤記であるかどうかの判断においては，採用できない主張である。２取消事由２（新規事項追加の判断の誤り）に対し原告は，本件訂正は，技術常識からみて明らかな誤記を当業者が本来の正しいものであると理解する記載に改めるものであって，新たな技術的事項を導入するものではない旨主張する。
しかしながら，前記１のとおり，本件訂正は，技術常識からみて明らかな誤記を訂正するものとは認められないものであり，本来の正しい記載も一義的に定まるものではないので，新たな技術的事項を導入するものである。審決の特許法１２６条５項の判断に誤りはない。
第５当裁判所の判断
１本件発明について
(1)本件特許の特許公報（甲１９）によると，特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載は，以下のとおりである。
【特許請求の範囲】
【請求項１】
式（Ⅰ）：
【化１】
（式中，Ｒは，ヒドロキシル，Ｏ－アシル，またはＯ－ｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリルである）
を有するキラル化合物。
【請求項２】
式（ⅠⅠ）：
【化２】
（式中，Ｒは，ＯＨ，Ｏ－アシル，Ｏ－Ｃ１～８アルキルシリル，またはＯ－Ｃ１～８アルキルオキシ－Ｃ１～８アルキルである）
のＣ－２０位がＲ－形またはＳ－形であるキラル化合物。
【請求項３】
Ｒが，ヒドロキシル，Ｏ－アシル，またはＯ－ｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリルである，請求項２に記載のキラル化合物。
【請求項４】
マキサカルシトールの合成に用いるための，請求項１または２のキラル化合物。
【請求項５】
下記構造を有する化合物（３）：
【化３】
であるマキサカルシトールの中間体の製造方法であって，
下記構造の化合物（２）：
【化４】
を金属ハイドライドで還元して化合物（３）を得る工程を含む，方法。
【請求項６】
化合物（２）を，下記構造の化合物（１）：
【化５】
を，金属水酸化物および有機溶媒の存在下，酸素で酸化することによって合成する，請求項５に記載の方法。
【請求項７】
前記金属水酸化物がＫＯＨであり，前記有機溶媒がｔｅｒｔ－ブタノールである，請求項６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は，ビタミンＤ類似体，マキサカルシトール，中間体，およびこれらの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
ビタミンＤは，筋肉，免疫系，生殖系，ならびに細胞の増殖および分化に深く影響を及ぼす。実際に，ビタミンＤ受容体（ＶＤＲ）を有する細胞は，身体の多くの部分（腸，腎臓，前立腺，骨，骨髄，副甲状腺，皮膚，肝臓，筋肉，およびリンパ系組織などを含む）に見られる。ＶＤＲが広範に存在しているため，ビタミンＤおよびその類似体は，癌，皮膚，並びに骨の疾患および自己免疫疾患などを含むさまざまな疾患の治療のための化合物として興味が持たれている。
【０００３】
何らかの構造的類似性を有するビタミンＤ類似体類が，これまでに開示されている。・・・。
【０００４】
ビタミンＤおよびその類似体類は，既にＳＨＰＴ（二次性副甲状腺機能亢進症）の治療に用いられている。・・・22-オキサカルシトール（22-オキサ-1，25（OH）2D3，マキサカルシトール）およびヘキサフルオロ－カルシトリオール（ファレカルシトリオール）は，日本で推奨されている。
【０００５】
マキサカルシトールは，いわゆる「非カルセミック」ビタミンＤ類似体であり，顕著な分化誘導性／抗増殖性を有し，高カルシウム血症を引き起こす能力が低下している。マキサカルシトールは，ＰＴＨの強力な抑制剤として開発された。日本では，その使用により慢性透析患者のＳＨＰＴの改善が認められた。加えて，尋常性乾癬を含む角化症を有する患者に広く使用され，著しくその症状を改善している。
【発明の概要】
【発明を実施するための形態】
【００１４】
本発明は，式（Ⅰ）：
【化７】
（式中，Ｒは，OH，O-アシル，O-C1～8アルキルシリル，またはO-C1～8   アルコキシ-C1～8アルキルである）
のキラル化合物を提供する。
【００１５】
本発明はまた，式（II）：
【化８】
（式中，Ｒは，OH，O-アシル，O-C1～8アルキルシリル，またはO-C1～8   アルコキシ-C1～8アルキルである）
のC-20位が   R-形またはS-形であるキラル化合物を提供する。
【００１６】
用語「キラル」は手を意味するギリシャ語の単語「kheir」に由来し，ここで，手は最もよく知られているキラルな物体であり，左／右対称体が存在することを意味する。例えば，左手と右手は同じではなく，互いに鏡像体であり，したがって「キラル」である。
【００１７】
・・・。キラル化合物と，その鏡像体とは，エナンチオマーと呼ばれる。天然のほとんど全てのキラル分子は，単独のエナンチオマーとして存在する。分子を工業的な合成によって製造すると，通常，ラセミ体，すなわち2つのエナンチオマーの50／50組成物の形態で存在する。
【００１８】


キラル分子は，光学活性を有し，したがって，エナンチオマーは，時には光学異性体と呼ばれる。各エナンチオマーが偏光面を逆方向に回転させるため，光学活性体と呼ばれる。光を時計方向に回転させるエナンチオマーは，右旋性すなわち（＋）であり，逆のエナンチオマーは，左旋性すなわち（－）である。ラセミ混合物は，光学活性を示さない。
【００１９】
・・・右手型および左手型は，現在，化学者らによってＲ（右を意味するラテン語のrectusから）およびＳ（左を意味するラテン語の   sinisterから）と呼ばれている。・・・。
【００２１】
本発明の第一の実施態様では，Ｒは，ヒドロキシル，Ｏ-アシル，またはＯ-tert-ブチルジメチルシリルである。
【００２２】
本発明では，これらの化合物を，マキサカルシトールの合成に用いる。
【００２３】
本発明は，さらに，化合物（３）：
【化９】
の構造を有するマキサカルシトール中間体の製造方法であって，
化合物（２）：
【化１０】
の構造を金属ハイドライドで還元して化合物（３）を得る工程を含む方法を提供する。
【００２４】
本発明の方法では，化合物（２）は，化合物（１）：
【化１１】
の構造を，金属水酸化物および有機溶媒の存在下，酸素で酸化することによって合成する。
【００２５】
本発明の方法では，金属水酸化物は，限定されないが，水酸化カリウムであり，前記有機溶媒は，限定されないが，tert-ブタノールである。
【実施例】
【００２７】
［合成例１］：化合物（１）の合成
3（R）-（tert-ブチルメチルシリルオキシ）-20（S）-ホルミル-9，20-セコプレグナ-5（E），    7（E），10（19）-トリエン
【化１２】
化合物（１）の合成は，米国特許第4,866,048号の製造例１，４，および５～７に記載された手順に従う。米国特許第4,866，048号に記載された先行技術に従って，１kgのビタミンＤ２を用いて，800ｇの3（R）-（tert-ブチルメチルシリルオキシ）-20（S）-ホルミル-9，20-セコプレグナ-5（E），7（E），10（19）-トリエン（化合物（１））を，オイル状粘着性生成物として得た。
【００２８】
［合成例２］：化合物（２）の合成
（実施例1）：
3（R）-（tert-ブチルメチルシリルオキシ）-20（S）-ホルミル-9，20-セコプレグナ-5（E），7（E），10（19）-トリエン（化合物（１））（800ｇ，1.8mol）のtert-ブタノール（16L）溶液に，攪拌下，KOH（155g，2.76mol）を添加した。次いで，この溶液に，良好な撹拌下，40℃にて4時間酸素ガスをバブルさせた。反応が完結した後，tert-ブタノールを蒸発させて除去し，残渣を酢酸エチル（8L）に溶解させ，水で抽出した（8Lx    ２回）。得られた有機相をMgSO4で無水にした後，濾過した。濾液を，減圧下で濃縮して乾燥させると，オイル状の残渣が得られ，これをカラムカラムクロマトグラフィ-で精製（シリカゲル，溶離液はヘキサン中の５％酢酸エチル）して，所望の生成物である化合物（２）を523ｇ得た（収率67％）。
【００２９】
（実施例２）：
フラスコに，3（R）-（tert-ブチルメチルシリルオキシ）-20(S)-ホルミル-9,20-セコプレグナ-5(E),7(E),10(19)-トリエン（化合物（１））（3ｇ，6.78mmol），N,N-ジメチルホルムアミド（150ml），1,4-ジアザビシクロ［2.2.2］オクタン（678㎎，6mmol），酢酸銅一水和物（101㎎，0.5mmol），および2,2’-ビピリジル（82   ㎎，0.51mmol）を加えた。この混合物を，40℃にて６日間，良好な撹拌下で空気をバブルさせた。この反応混合物を酢酸エチル（200ml）で希釈し，水で抽出し（100mLx2），MgSO4で無水にした。酢酸エチルを蒸発により除去し，オイル状の残渣をカラムクロマトグラフィーで精製（シリカゲル，溶離液はヘキサン中の10％酢酸エチル）して，所望の生成物である化合物（２）を得た。
【００３０】
［合成例３］：化合物（３）およびその20R-異性体の合成
（実施例１）：
化合物（２）（3ｇ，7.0mmol）を，テトラヒドロフラン（140ml）に溶解し，水素化ホウ素ナトリウム（0.13ｇ，3.4mmol）を添加した。次いで，メタノールを，15分かけて滴下により添加した。この反応混合物を，20分間撹拌した後，酢酸エチル（560ml）で希釈した。この溶液を水（150mLx    ５）および飽和塩化ナトリウム水溶液（150mL）で抽出し，MgSO4で無水にし，蒸発させて，無色のオイルを得た。このオイル状の残渣をカラムクロマトグラフィーで精製した（シリカゲル，溶離液はヘキサン中の10％酢酸エチル）。最初に留出したものが，化合物（３）の20R-異性体（固体）であった。
【００３１】
より極性の異性体（化合物（３））を含有するフラクションを蒸発させて，無色のオイル状付加体を得た。
【化１３】
【００３２】
（実施例２）：
化合物（２）（500ｇ，1.16mol）をキシレン（10L）に溶解させ，この反応混合物を100～130℃に加熱した後，ＬＡＨ（リチウムアルミニウムハイドライド）（88.5ｇ，2.33mol）を添加した。反応を，撹拌下，20分間行い，室温に冷却した。この反応混合物に，飽和硫酸ナトリウム溶液（100mL）を加えて30分間撹拌した。反応混合物を濾過し，濾液を蒸発させてオイル状の残渣を得た。R/S比は65:35   であった。オイル状残渣をカラムクロマトグラフィーで精製（シリカゲル，溶離液はヘキサン中の５％酢酸エチル）して，最初の留出物が化合物（３）の20R-異性体（白色結晶）350ｇであり，収率は63.6％であった。
【００３４】


［合成例４］：化合物（４）の合成
【化１４】
化合物（３）（123ｇ，0.28mol）を，トルエン（6L）および（N-Bu4）NHSO4（360mmol）に溶解させ，50％NaOH溶液およびＥＡＣ（酢酸エチル，804mL，7.28mol）を添加した。反応は，10～20℃に制御した。反応混合物を5分間撹拌し，次いで，水で希釈した（徐々に添加，4L）。この溶液を分離し，有機相をMgSO4で無水にし，蒸発させて無色オイルを得た。このオイル状残渣をカラムクロマトグラフィーで精製（シリカゲル，溶離液はヘキサン中の3％酢酸エチル）して，目標化合物（４）をオイル状付加体として得た（112ｇ，収率73％）。
【００３５】
［合成例５］：化合物（５）の合成
【化１５】
化合物（４）（112ｇ，0.21mol）を，窒素下でテトラヒドロフラン（224mL）に溶解させた後，10℃未満に冷却した。この攪拌した溶液に，メチルマグネシウムクロライド（210mL，MeMgCl，テトラヒドロフラン中22％，0.63mol）を滴下により添加した。この反応混合物を，30分攪拌し，水を添加することによってクエンチし（徐々に添加，38mL），次いで濾過した。得られた濾液をMgSO4で無水にし，蒸発させて無色オイルを得た。このオイルをカラムクロマトグラフィーで精製（シリカゲル，溶離液はヘキサン中の7％酢酸エチル）して，目標化合物（５）をオイル状付加体として得た（77.9ｇ，収率71％）。
【００３６】
［合成例６］：化合物（６）の合成
【化１６】
化合物（５）（77.9ｇ，0.15mol）を，N-メチルモルホリンN-オキシド（30g，0.25mol）を含有するジクロロメタン（467mL）に溶解させた。撹拌したこの溶液を，窒素下で加熱還流させ，二酸化セレン（6.7g，0.06mol）のアセトニトリル（233mL）溶液を速やかに添加した。添加した後，この混合物を約2時間加熱還流させ，次いで冷却し，さらなるジクロロメタンで希釈し，水で洗浄し，MgSO4で無水にし，濃縮して，粗生成物である化合物（６）を得た。次いで，この粗生成物をカラムクロマトグラフィーで精製（シリカゲル，溶離液はヘキサン中の10％酢酸エチル）して，目標化合物（６）をオイル状付加体として得た（43.6ｇ，収率54％）。
【００３７】
［合成例７］：化合物（７）の合成
【化１７】
化合物（６）（43.6ｇ，0.08mol）を，テトラ-n-ブチルアンモニウムフルオライド（40g，0.13mol）を含有するテトラヒドロフラン（261mL）に溶解させた。撹拌したこの溶液を，窒素下で2.5時間加熱還流させた。冷却した後，この反応溶液を，酢酸エチルと2％炭酸水素ナトリウム溶液との間で分配させ，有機相を水で洗浄し，無水にし，さらに濃縮した。残渣をカラムクロマトグラフィーで精製（シリカゲル，溶離液はヘキサン中の50％酢酸エチル）して，化合物（７）を得た（16.2ｇ，収率47％）。
【００３８】
［合成例８］：マキサカルシトールの合成
【化１８】
化合物（７）（13.6ｇ，30mmol）および9-セチルアントラセン（1.36g，6.17mmol）をアセトン（2250mL）に溶解させた。このアセトン溶液を，アルゴン雰囲気下，約5℃の温度で約4時間，350nm   のUV光によって光照射した。光照射した後，フェニルボロン酸（1.6ｇ，1.31mmol）をこの反応混合物に添加し，反応物を3.5時間撹拌した。次いで，この溶液を，濃縮し，カラムクロマトグラフィーに通して精製して，粗マキサカルシトール（9.7ｇ，収率74.6％）を得た。
【００３９】
［合成例９］：マキサカルシトールの結晶化
粗マキサカルシトール（9.7ｇ，23.2mmol）を，ジエチルエ-テル（200mL）に溶解させた。この溶液を冷却し，5～10℃にて24時間保った。形成された結晶を濾過し，減圧下，室温で乾燥させて，最終生成物であるマキサカルシトールを得た（1.5ｇ，純度99.8％，収率15.4％，［α］D20D＝＋44°）。
【図１】マキサカルシトールの合成スキーム
(2)(1)によると，本件発明は，以下のとおりである。ア本件発明は，筋肉，免疫系，生殖系，並びに細胞の増殖及び分化に深く影響を及ぼすビタミンＤの類似体であるマキサカルシトール（22-オキサカルシトール（22-oxacalcitriol，22-オキサ-1，25（OH）2D3）ともいう。）の製造工程における中間体及びその製造方法に関するものである。
マキサカルシトールは，慢性透析患者のＳＨＰＴ（二次性副甲状腺機能亢進症）の改善，尋常性乾癬を含む角化症を有する患者の症状の改善に使用されている。（特許請求の範囲，発明の詳細な説明【０００１】～【０００５】）イ本件発明は，①マキサカルシトールの合成に用いるための式（Ⅰ）又は式（Ⅱ）で表されるキラル化合物，②式（Ⅰ）で表される化合物（２）を金属ハイドライドで還元して式（Ⅱ）で表される化合物（３）を得る工程を含むマキサカルシトール中間体の製造方法，③化合物（２）を，既知の化合物（１）を，金属酸化物及び有機溶媒の存在下，酸素で酸化することによって合成する方法などから成る。（特許請求の範囲，発明の詳細な説明【００１４】～【００２５】）なお，本件訂正に係る【００３４】（［合成例４］，【化１４】）は，化合物（３）からの下記化合物（４）の合成に関する記載であり，本件発明（請求項１～７に係る発明）を構成する部分ではない。
２本件明細書におけるマキサカルシトールの合成工程と，関連する周知技術に
ついて


(1)前記１のとおり，本件明細書には，ビタミンＤ２を出発原料として化合物（１）～化合物（７）を経て，マキサカルシトール（下図左）を合成する工程が記載されている（図１及び［合成例１］（【００２７】）～［合成例８］（【００３８】））。そして，本件明細書に接した当業者は，本件発明に係るマキサカルシトールの上記合成工程に関して，周知の合成工程（甲３，４，６，７）と同様に，原料化合物から３－ヒドロキシ－３－メチルブトキシ基（－ＯＣＨ２ＣＨ２Ｃ（ＣＨ３）２ＯＨ；以下「マキサカルシトール側鎖」ともいう。下図右）を有する中間体化合物を得るための工程（「合成例５」より前の工程。以下「前半の工程」という。）と，マキサカルシトール側鎖を有する中間体化合物から，最終生成物であるマキサカルシトールを得るための工程（「合成例６」より後ろの工程。以下「後半の工程」という。）とから成ることを理解する。
(2)このうち，前半の工程，すなわちマキサカルシトール側鎖を導入する工程においては，同側鎖の２２位に酸素原子を配することが必要であるために，周知の合成方法（甲３，４，６，７）は，いずれも（ステロイド構造の）２０位の炭素原子に－ＯＨ基を有する２０位アルコール中間体化合物を製造し，その－ＯＨ基による反応剤に対する求核反応を利用してマキサカルシトール側鎖を得ており，種々の反応剤を用いる合成方法が試みられていた（甲４）。
３取消事由１（目的要件の判断の誤り）について
(1)特許法１２６条１項２号は，「誤記・・・の訂正」を目的とする場合には，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面の訂正をすることを認めているが，ここで「誤記」というためには，訂正前の記載が誤りで訂正後の記載が正しいことが，当該明細書，特許請求の範囲若しくは図面の記載又は当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）の技術常識などから明らかで，当業者であればそのことに気付いて訂正後の趣旨に理解するのが当然であるという場合でなければならないものと解される。
(2)アそこで，まず，本件明細書に接した当業者が，明細書の記載は原則として正しい記載であることを前提として，本件訂正前の本件明細書の記載に何らかの誤記があることに気付くかどうかを検討する。
(ｱ)本件明細書の【００３４】の【化１４】には，以下に示す化合物（３）から，「ＥＡＣ」が添加された反応条件下で，以下に示す化合物（４）を得る工程【化１４】が示されており（下図は，【化１４】の記載を簡略化し，反応により構造が変化した部分に丸印を付したもの。），本件明細書の【００３４】の［合成例４］の本文には，化合物（３）に「ＥＡＣ（酢酸エチル，８０４ｍｌ，７．２８ｍｏｌ）」を添加し，反応させて，化合物（４）を得たと記載されているから，明細書は原則として正しい記載であることを前提として読む当業者は，本件明細書には，化合物（３）に酢酸エチルを作用させて化合物（４）を得たことが記載されていると理解する。(ｲ)しかし，当業者であれば，以下に示す理由で，「化合物（３）に酢酸エチルを作用させて化合物（４）を得た」とする記載内容にもかかわらず，化合物（３）に以下に示す酢酸エチルを作用させても化合物（４）が得られない，つまり，【化１４】に係る原料（出発物質；化合物（３））と，反応剤（ＥＡＣ）と，生成物（化合物（４））のいずれかに誤記が存在することに気付くものと考えられる。すなわち，本件明細書の【００３４】の【化１４】に接した当業者は，①ヒドロキシ基を有する不斉炭素（２０位の炭素原子）の立体化学が維持されていることから，【化１４】の反応は，酸素原子が反応剤の炭素原子を求核攻撃することによる，２０位の炭素原子に結合した－ＯＨ基の酸素原子と反応剤の炭素原子との反応であること（２０位の炭素原子と酸素原子間のＣ－Ｏ結合が切れる反応が起こるのではなく，アルコール性水酸基の酸素原子と水素原子の間のＯ－Ｈ結合が切れることによって不斉炭素の立体構造が維持されることになる反応であること。甲２，２３～２５），②上記－ＯＨ基の酸素原子が酢酸エチルの炭素原子を求核攻撃しても，化合物（４）の側鎖である，－ＯＣＨ２ＣＨ２ＣＯＯＣ２Ｈ５の構造とはならないこと（炭素数が１つ足りないこと）に気付き，これらを考え合わせると，【００３４】の「化合物（３）に酢酸エチルを作用させて化合物（４）を得た」という反応には矛盾があることに気付くものということができる。
(ｳ)したがって，本件明細書に接した当業者は，【００３４】の【化１４】（化合物（３）から化合物（４）を製造する工程）において，側鎖を構成する炭素原子数の不整合によって，【００３４】に何らかの誤記があることに気付くものと認められる。
イ被告は，［合成例４］の記載内容と【化１４】のスキームの表示とは，一見して不一致となる記載がなく，また，「ＥＡＣ」は酢酸エチルの略称として使用されるものであることから（甲１８，乙１，２，５，６），「ＥＡＣ（酢酸エチル，８０４ｍｌ，７．２８ｍｏｌ）」という記載自体に不自然な点はなく，したがって，明細書全体に誤記がないことが当然あるという前提に立てば，本件明細書における訂正前の記載に一見して何らかの誤記があることに気付くとはいえないと主張する。しかしながら，前記アのとおり，当業者であれば，ビタミンＤ２を出発原料として化合物（１）～化合物（７）を経て，マキサカルシトールを合成する製造工程の一部を構成する【化１４】の工程（すなわち，化合物（３）の化学構造，「酢酸エチル」，化合物（４）の化学構造のいずれか）に何らかの誤記があることに気付くものと認められるから，被告の主張は理由がない。


(3)ア次に，前記(2)のとおり，特定の反応工程（【００３４】の【化１４】）における技術的矛盾と，それに伴う誤記の存在を認識した当業者が，当該反応工程のうち，誤記が「ＥＡＣ（酢酸エチル）」であると分かるかどうかについて，検討する。(ｱ)前記２のとおり，マキサカルシトールの合成方法は，マキサカルシトール側鎖を有する中間体化合物を得るための工程（前半の工程）と，マキサカルシトール側鎖を有する中間体化合物から，最終生成物であるマキサカルシトールを得るための工程（後半の工程）に分けられる。
前半の工程，すなわち，化合物（１）から化合物（５）に至る工程（［合成例２］～［合成例５］）は，既知の化合物（１）を出発原料として，各工程において側鎖部分の化学構造のみが変化するものと記載されている。
すなわち，次の①～④の合成を行うものと記載されている。①化合物（１）から化合物（２）の合成（［合成例２］，【００２８】～【００２９】）
－ＣＨＯ→    ＝Ｏ
酸化による脱ホルミル化（脱ＣＨＯ）反応
②化合物（２）から化合物（３）の合成（［合成例３］，【００３０】～【００３３】）
＝Ｏ→    －ＯＨ
金属ハイドライドによる還元
③化合物（３）から化合物（４）の合成（［合成例４］，【００３４】）
－ＯＨ→    －ＯＣＨ２ＣＨ２ＣＯＯＣ２Ｈ５
ＥＡＣに対する（アルコールの求核置換）反応
④化合物（４）から化合物（５）の合成（［合成例５］，【００３５】）
－ＯＣＨ２ＣＨ２ＣＯＯＣ２Ｈ５
→－ＯＣＨ２ＣＨ２Ｃ（ＣＨ３）２ＯＨ（マキサカルシトール側鎖）
ＭｅＭｇＣｌ（グリニャール試薬）による反応
(ｲ)ここで，化合物（２）は，本件発明の特許請求の範囲に記載された化合物であり，特許請求の範囲及び本件明細書における複数箇所の化学構造の記載は一致しており，これが誤りであると疑うべき事情は認められない上，既知の化合物（１）から酸化による脱ホルミル化（脱ＣＨＯ）反応により化合物（２）を得た旨の［合成例２］の記載（【００２８】～【００２９】）を参照しても，既知の化合物（１）を出発物質として，［合成例２］記載の反応物質，反応条件により，本件明細書記載の化学構造を有する化合物（２）が得られることに技術的な矛盾は認められない。このように，化合物（２）の化学構造は，当業者に正しいものと認識されるところ，そのような化合物（２）から金属ハイドライドによる還元により化合物（３）を得た旨の［合成例３］の記載（【００３０】～【００３３】）を参照しても，化合物（２）を出発物質として，［合成例３］記載の反応物質，反応条件により，本件明細書記載の化学構造を有する化合物（３）が得られることに技術的な矛盾は認められない。
また，前記２のとおり，マキサカルシトールの合成工程において２０位アルコール中間体を得て，その－ＯＨ基をマキサカルシトール側鎖とする合成方法は周知であることからみて，本件明細書の記載に接した当業者にとって，マキサカルシトールの合成工程において，［合成例３］までの工程で，２０位炭素原子に－ＯＨ基を有する化合物（３）が中間体として合成されていることに，何ら不整合な点はない。加えて，化合物（３）は，本件発明の特許請求の範囲に記載された化合物である上，特許請求の範囲及び本件明細書における複数箇所の化学構造の記載は一致している。
そうすると，本件明細書に接した当業者にとって，化合物（３）の構造式，特に２０位の炭素原子に－ＯＨ基が結合した構造に誤りがあるとする理由は見当たらない。
(ｳ)マキサカルシトール側鎖を有する化合物（５）を起点とする後半の工程（［合成例６］～［合成例８］）は，最終生成物であるマキサカルシトールのビタミンＤ構造における２０位の炭素原子（マキサカルシトール側鎖部分）以外の部位における公知の反応（甲２６）であり，［合成例５］で化合物（５）を合成する段階でマキサカルシトール側鎖の導入が終わっているものと把握できるから，各合成例に関する明細書の記載が正しいことを前提に本件明細書に接した当業者にとって不整合な部分はなく，少なくとも化合物（５）の化学構造（あるいは，マキサカルシトール側鎖部分）は，正しいものと考えられる。
(ｴ)そして，仮に化合物（４）の側鎖部分（－ＯＣＨ２ＣＨ２ＣＯＯＣ２Ｈ５）が他の構造であり，酢酸エチルであるＥＡＣとの反応により，化合物（４）とは炭素数が異なる（炭素数が１少ない）側鎖が結合する反応が起こったとすれば，グリニャール反応によってマキサカルシトール側鎖を導入して化合物（５）を得るためには，［合成例５］に相当する変換工程の数が図１に示された合成スキームよりも必然的に多くなってしまうであろうことが容易に予想され，化合物（４）の側鎖の構造式にも誤りがあるとは考えられない。
(ｵ)【化１４】の出発物質である化合物（３）の化学構造，反応剤である「ＥＡＣ（酢酸エチル）」，生成される化合物（４）の化学構造のうちいずれかの記載に誤記があることに気付いた当業者にとって，「（酢酸エチル，８０４ｍｌ，７．２８ｍｏｌ）」という記載に示された化学物質名と，体積と，モル数とが整合しているかどうかを確認することは容易であるところ，以下の計算の結果，酢酸エチル８０４ｍｌは，８．２１ｍｏｌであることが確認でき，本件明細書に記載されているモル数と整合していないことが理解できる。
（計算）
酢酸エチル［分子量８８．１１，密度０．９０ｇ／ｍｌ（甲１１）］８０４ｍｌの
ｍｏｌ数について
８０４×０．９／８８．１１＝８．２１ｍｏｌ


(ｶ)本件明細書に接した当業者は，前記(ｱ)～(ｵ)において検討したとおり，化合物（３）及び化合物（４）の化学構造については正しいものと理解し，「酢酸エチル」が誤記であると理解するものということができる。また，本件明細書に記載された１Ｈ－ＮＭＲデータや１３Ｃ－ＮＭＲデータのシグナルの位置やシグナル数は，それのみによって化合物（３）及び化合物（４）の化学構造を特定し得るものではないものの，化合物（３）及び化合物（４）の化学構造と矛盾する点があるとまでは認められないから，本件明細書に接した当業者が，化合物（３）及び化合物（４）の化学構造が正しいものと理解することを支持するものといえ，少なくともそのような理解を妨げるものであるとはいえない。イ被告は，スキームは，化学反応の概要を示したものにすぎないから，【化１４】のスキームに全ての反応工程及び関与成分が記載されているとは限らないし，反応剤を書き漏らしたことも当然あり得るのであるから，化合物（３）及び化合物（４）の化学構造が正しいからといって，酢酸エチルが当然に誤記となるわけではないと主張する。
しかしながら，本件発明は，マキサカルシトールの合成に関する新規の中間体及びその製造方法に係るものであるから，本件明細書には，ビタミンＤ２又は既知の化合物（１）から最終生成物であるマキサカルシトールが得られることが追試可能な程度に記載されるのが通常であるといえ，本件明細書の［合成例４］以外の合成例の記載内容等に照らしても，［合成例４］の記載に接した当業者において，反応剤や他の反応工程や関与成分が記載されていないものと理解するものとはいえない。被告の主張は，一般論として存在する抽象的な可能性をいうものであって，本件明細書に妥当するものということはできないから，採用することはできない。(4)ア次に，前記(3)のとおり，【００３４】の「酢酸エチル」の記載が誤記であることに気付いた当業者が，正しい記載が「アクリル酸エチル」であると分かるかどうかについて，検討する。
(ｱ)「アクリル酸エチル」は，英語で表記すると，「EthylAcrylate」であり，「ＥＡＣ」と略称されることがあるものと認められる（甲１６，１７）。(ｲ)前記(2)のとおり，【００３４】の反応では，化合物（３）から化合物（４）への反応において不斉炭素原子（ビタミンＤ構造の２０位の炭素原子）の立体化学が維持されていることから，当業者は，本件出願日における技術常識を踏まえ，化合物（３）と反応剤ＥＡＣとの反応は，化合物（３）の２０位の炭素原子に結合したアルコール性水酸基－ＯＨの酸素の非共有電子対が反応剤（ＥＡＣ）の炭素原子を求核攻撃することによって化合物（４）が得られる以下の反応，すなわちアルコールのＯ－Ｈ間の結合の切断を伴う反応であると理解する。
（式中，Rは，   基を表す）
このような化合物（３）と反応剤ＥＡＣの反応機構に加え，化合物（４）の化学構造から，当業者は，【化１４】の反応は，化合物（３）のアルコール性水酸基－ＯＨの酸素の非共有電子対が反応剤（ＥＡＣ）中のカルボニル基を構成する炭素原子の二つ隣の炭素原子を求核攻撃する，①３位に脱離基を有するプロピオン酸エチル（Ｌ－ＣＨ２ＣＨ２ＣＯＯＣ２Ｈ５，ただし，Ｌは脱離基）を反応剤とする置換反応，又は，②アクリル酸エチルを反応剤とする付加反応（甲５のオキサマイケル反応）のいずれか（下図参照）であると理解する。
そして，【００３４】の反応機構から，正しい反応剤が①３位に脱離基を有するプロピオン酸エチル，又は②アクリル酸エチルに限定されることを理解した場合に，これらの反応剤の体積及びモル数が「８０４ｍｌ，７．２８ｍｏｌ」という記載に整合するかどうかを検証してみると，以下の計算の結果，アクリル酸エチルの方が，本件明細書記載の上記数値に整合することが理解できる。
（計算）
脱離基を有するプロピオン酸エチル及びアクリル酸エチル８０４ｍｌのｍｏｌ数
について
アクリル酸エチル［分子量１００．１２，密度０．９２ｇ／ｍｌ（甲８）］
８０４×０．９２／１００．１２＝７．３９ｍｏｌ
３－クロロプロピオン酸エチル［分子量１３６．５８，密度１．１０ｇ／ｍｌ（甲１４）］
８０４×１．１０／１３６．５８＝６．４８ｍｏｌ
３－ブロモプロピオン酸エチル［分子量１８１．０３，密度１．４２ｇ／ｍｌ（甲１５）］
８０４×１．４２／１８１．０３＝６．３１ｍｏｌ
(ｳ)以上のとおり，「ＥＡＣ」は，「アクリル酸エチル」の英語表記と整合し，略称と一致するものである上，モル数の記載とも整合するのであるから，当業者は，正しい反応剤が「アクリル酸エチル」であることを理解することができるというべきである。このことは，「アクリル酸エチル」が「ＥＡ」と略称されることがあるとしても（乙３，４），左右されるものではない。イ(ｱ)被告は，明細書における特定の記載が明らかな誤記として，当業者がそのように当然理解するかどうかは，原則として，明細書の記載に基づいて判断されるもので，明細書に記載のない反応機構を検討して反応剤を推定して，初めて明細書の記載からプロピオン酸エチル又はアクリル酸エチルと理解できるというのであれば，二つの選択肢に限定することに関しても，正しい記載が一義的に理解できることにならないと主張する。


平成３１年４月２５日判決言渡
平成３０年（ネ）第１００１７号特許権侵害差止等請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成２７年（ワ）第２８６２号）
口頭弁論終結日平成３１年２月１２日
判決
控訴人   兼被控   訴人        ビーエーエスエフ
ソシエタスヨーロピア
（以下「一審原告」という。）
同訴訟   代理人   弁護士          田中成   志
板井典   子
山田   徹
沖   達也
同補佐人弁理士          江藤聡   明
倉脇明   子
山口   修
被控訴人兼控   訴人        バイエルクロップサイエンス
株式会社
（以下「一審被告」という。）
同訴訟代   理人弁   護士         城山康   文
山内真   之
同訴訟   復代理   人弁護   士        出野智   之同訴訟   代理人   弁理士          小野   誠
同補佐人弁理士         坪倉道   明
川嵜洋   祐
主文
１一審原告の控訴及び訴えの追加的変更に基づき，原判決主文第３項，第４項及び第６項を次のとおり変更する。
２一審被告は，一審原告に対し，３億７３８３万６４７７円，及び，うち１億円に対する平成２７年２月１３日から，うち１億３３９１万０６７６円に対する平成２９年４月１１日から，うち１億０３４０万４９３３円に対する平成３０年３月１４日から，うち３６１７万８２５２円に対する平成３０年６月２０日から，うち３４万２６１６円に対する平成３０年８月５日から，各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。３一審原告のその余の請求をいずれも棄却する。
４一審被告の控訴を棄却する。
５訴訟費用は，第１，２審を通じて，これを５分し，その４を一審原告の負担とし，その余を一審被告の負担とする。
６この判決は，第２項に限り，仮に執行することができる。７一審原告及び一審被告について，この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
８なお，原判決主文第１項及び第２項は，一審原告の訴えの取下げにより，失効している。
事実及   び理由
用語の略称及び略称の意味は，本判決で付するもののほか，原判決に従う。原判決中の「別紙」を「原判決別紙」と読み替える。
第１当事者の求めた裁判
１一審原告の控訴及び訴えの追加的変更について
(1)一審原告
ア原判決主文第３項を次のとおり変更する。
イ一審被告は，一審原告に対し，●●●●●●●●●●●●●，及び，うち１億円に対する平成２７年２月１３日から，うち１８億２９１８万３７２０円に対する平成２９年４月１１日から，うち●●●●●●●●●●●●に対する平成３０年３月１４日から，各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え（一審原告は，当審において，①第１審で求めていた１９億２９１８万３７２０円の損害賠償及びこれに対する遅延損害金の請求について，特許権侵害行為の終期を平成３０年８月５日まで拡張して，請求額を上記のとおり拡張し，②第１審で求めていた被告各製品の製造販売等の差止め及び廃棄の各請求を取り下げた。）。
(2)一審被告
一審原告の控訴及び当審における追加請求をいずれも棄却する。
２一審被告の控訴について
(1)一審被告
ア原判決のうち一審被告敗訴部分を取り消す。
イ一審原告の請求を棄却する。
(2)一審原告
一審被告の控訴を棄却する。
第２事案の概要
１事案の経緯等
(1)本件は，発明の名称を「２－ベンゾイルシクロヘキサン－１，３－ジオン」とする本件特許権を有する一審原告が，一審被告に対し，一審被告が被告各製品を製造し，販売し，譲渡し，貸渡し，輸入し，又は譲渡等の申出をすることは，本件特許権を侵害すると主張して，①特許法１００条１項及び２項に基づき，被告各製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに，②被告製品２に係る特許権侵害の不法行為並びに被告製品１に係る一審被告及び全農らの共同不法行為による損害賠償（対象期間は，いずれも平成２２年９月２４日～平成２８年９月３０日）として，１９億２９１８万３７２０円（特許法１０２条３項により算定される損害額並びに弁護士及び弁理士費用の合計額），及び，うち１億円に対する不法行為後の日（訴状送達の日の翌日）である平成２７年２月１３日から，うち１８億２９１８万３７２０円に対する不法行為後の日（平成２９年４月７日付け訴えの追加的変更申立書送達の日の翌日）である平成２９年４月１１日から，各支払済みまで民法所定年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。(2)原審は，①被告各製品は，本件各発明の技術的範囲に属する，②本件各発明は実施可能要件違反及びサポート要件違反の無効理由を有するが，本件訂正によってそれらの無効理由は解消され，訂正の再抗弁が成立する，③被告製品１に係る一審被告及び全農らの共同不法行為は認められないなどと判断した上で，被告製品２の製造販売等の差止め及び廃棄，並びに，損害賠償金２億００２８万０５７４円及びこれに対する遅延損害金（１億円に対する平成２７年２月１３日から，１億００２８万０５７４円に対する平成２９年４月１１日から，各支払済みまで年５分の割合による金員）の支払の限度で，一審原告の請求を認容し，その余の請求を棄却した。


(3)一審原告及び一審被告は，いずれも，原判決を不服として控訴した。また，一審原告は，前記第１の１(1)イのとおり，被告各製品の製造販売等の終期を平成３０年８月５日まで拡張して，損害賠償請求を●●●●●●●●●●●●及びこれに対する遅延損害金（うち１億円に対する不法行為後の日〔訴状送達の日の翌日〕である平成２７年２月１３日から，うち１８億２９１８万３７２０円に対する不法行為後の日〔平成２９年４月７日付け訴えの追加的変更申立書送達の日の翌日〕である平成２９年４月１１日から，うち●●●●●●●●●●●●に対する不法行為後の日〔平成３０年２月２日付け控訴状及び訴え変更申立書送達の日の翌日〕である平成３０年３月１４日から，各支払済みまで民法所定の年５分の割合による金員）に拡張するとともに，被告各製品の製造販売等の差止め及び廃棄の各請求を取り下げた。
２前提事実
本件の前提事実（当事者間に争いがないか，後掲の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実）は，下記(1)及び(2)のとおり原判決を補正するほかは，原判決の「事実及び理由」欄の第２の２に記載のとおりである。(1)原判決５頁２１行目～２２行目を，次のとおり改める。「本件審決に対する取消訴訟について，知的財産高等裁判所は，平成３０年１月２２日，請求棄却判決をし，最高裁判所は，同年１２月７日，上記判決に対する上告受理申立てについて，不受理決定をしたことから，本件審決は，確定した。（以上につき，甲１６，４８，４９，５４，７８，１０２，乙１０，４７，弁論の全趣旨）」
(2)原判決１１頁４行目の後に，行を改め，次のとおり挿入する。
「(8)   被告製品２の売上高
特許法１０２条３項の実施料相当額の算定の基礎となるべき被告製品２の売上高は，別紙『損害論に係る主張及び判断』の第１記載のとおりである。」
３争点
本件の争点は，原判決の「事実及び理由」欄の第２の３に記載のとおりである。
４争点に対する当事者の主張
本件の争点に対する当事者の主張は，下記(1)のとおり原判決を補正し，下記(2)及び(3)のとおり当審における当事者の補充主張を加えるほかは，原判決の「事実及び理由」欄の第３に記載のとおりである。
(1)原判決の補正
ア原判決２０頁１１行目に「発明の詳細な記載」とあるのを「発明の詳細な説明」と改める。
イ原判決２５頁１２行目に「本件各発明の構成を当業者が容易」とあるのを「本件各発明の構成を容易」と改める。
ウ原判決２８頁７行目～８行目に「Ｃ３～Ｃ３アルキニレン鎖」とあるのを「Ｃ２～Ｃ３アルキニレン鎖」と改める。
エ原判決３１頁１６行目～１７行目に「本件特許明細書」とあるのを「本件明細書」と改める。
オ原判決３２頁１０行目に「本件各訂正の構成を」とあるのを「本件各訂正発明の構成を」と改める。
カ原判決３６頁２行目に「訂正訂正発明」とあるのを「本件各訂正発明」と改める。
キ原判決３６頁１０行目に「本件訂正発明」とあるのを「本件各訂正発明」と改める。
ク原判決３８頁１５行目～４４頁７行目を，次のとおり改める。「５争点５（一審原告が受けた損害の額）について
【一審原告の主張】
別紙『損害論に係る主張及び判断』の第２記載のとおりである。
【一審被告の主張】
別紙『損害論に係る主張及び判断』の第３記載のとおりである。」
(2)当審における一審原告の補充主張
ア争点１（被告各製品は本件各発明の技術的範囲に属するか）について(ｱ)本件特許の請求項１の特許請求の範囲の記載における，「酸素原子によって中断された，・・・エチレン鎖」とは，文言上，エチレンを構成する二つの炭素原子を酸素原子が中断していること（－ＣＨ２－Ｏ－ＣＨ２－）を示している。
本件特許登録時の特許請求の範囲及び明細書の記載によると，請求項１の「Ｃ２アルケニレン鎖」及び「Ｃ２アルキニレン鎖」，明細書【０００２】の「Ｃ１アルキレン鎖」，「Ｃ２アルケニレン鎖」及び「Ｃ２アルキニレン鎖」の記載が誤記であることは明白である。一審被告は，この誤記と矛盾なく解釈すべきものと主張するが，かえって，特許請求の範囲の「鎖」を中断するとの記載や，明細書全体の記載に反することになる。
(ｲ)本件明細書には，テフリルトリオンのＸ１（ＣＨ２ＯＣＨ２）とＨｅｔのヘテロシクリル基がそれぞれ記載され，組合せとしても，類似性の高い組合せが示されているから，テフリルトリオンの化学構造は本件明細書に記載されている。また，本件明細書には，テフリルトリオンを含む本件特許化合物の生産方法・使用方法が開示されている。
(ｳ)拒絶理由通知を受けて削除された請求項６～８は，本件各発明とは別の発明に関するものであり，それらについて特許査定を受けることを諦めたとしても，本件各発明について，実際に除草活性組成物等として使用されるものを除いて特許査定を受けたことが外形的に示されているということはできず，また，第三者がそのように信頼するということもできないから，一審原告が除草活性組成物等である被告各製品に対して本件特許権を行使することが信義則に反するとはいえない。


イ争点３－１（本件訂正は訂正要件を満たすか）について(ｱ)本件訂正におけるＲ１，Ｒ２及びＸ１の訂正（構成要件１Ｂ，１Ｃ①及びＥの訂正）は，いずれも択一的に記載されていた発明特定事項を削除して一部のみとするものであり，また，本件訂正におけるＨｅｔの訂正（構成要件１Ｆ及び３Ａの訂正）は，本件明細書の【００６１】に記載された具体例，【００７１】の表Ａに記載されたＨｅｔの具体例，【０１３１】，【０１３４】，【０１３５】及び表３７に記載された実施例に基づいて導き出される構成の中から，原料を入手できる範囲で当業者が生産できる旨の本件審決予告の見解を踏まえ，本件優先日以前に入手可能であった原料から得られるＨｅｔに限定したものである。このように，本件訂正は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものである。
(ｲ)本件明細書には，本件訂正後の置換基Ｘ１と置換基Ｈｅｔの組合せであれば本件各発明に係る化学物質を生産できるという技術的事項が当初から記載されている。また，本件訂正は，本件審決予告において実施可能要件を充足すると判断された化合物のみを含むように，明細書中に明示的に記載されている置換基により特許請求の範囲を減縮訂正するものであり，通常の実務で認められたものにすぎない。
したがって，知財高裁平成１８年（行ケ）第１０５６３号同２０年５月３０日大合議判決の「特段の事情」はない。
ウ争点３－２（本件訂正により無効理由が解消するか）について(ｱ)訂正明細書には，次のとおり，当業者が本件各訂正発明のすべての化合物を合成するに十分な情報が記載されている。
ａ本件各訂正発明の化合物は，以下の構造を有し，その生産ができるか否かについては，赤で囲んだ部分（－Ｘ１－Ｈｅｔ）の結合が生ずるか否かが問題とされており，その余の部分の結合形成ができることは，争いがない。そして，訂正後の請求項１によると，この赤で囲んだ部分は，①－ＣＨ２Ｏ－Ｈｅｔ（Ｈｅｔは，オキシラニル，２－オキセタニル，３－オキセタニル，２－テトラヒドロフラニル，３－テトラヒドロフラニル，２－テトラヒドロチエニル，２－ピロリジニル，２－テトラヒドロピラニル，２－ピロリル，５－イソオキサゾリル，２－オキサゾリル，５－オキサゾリル，２－チアゾリル，２－ピリジニル，１－メチル－５－ピラゾリル，１－ピラゾリル，３，５－ジメチル－１－ピラゾリル又は４－クロロ－１－ピラゾリルの１８種類のいずれか。以下，「結合Ａ」という。）又は②－ＣＨ２－Ｏ－ＣＨ２－Ｈｅｔ（Ｈｅｔは上記１８種類のいずれか。以下，「結合Ｂ」という。）である。
①結合Ａ（－ＣＨ２Ｏ－Ｈｅｔ）を形成するためには，ＨＯ－Ｈｅｔの構造の原料（アルコール）であって，Ｈｅｔとして上記１８種類のいずれかを有するものが必要となり，②結合Ｂ（－ＣＨ２－Ｏ－ＣＨ２－Ｈｅｔ）を形成するためには，ＨＯ－ＣＨ２－Ｈｅｔの構造の原料（アルコール）であって，Ｈｅｔとして上記１８種類のいずれかを有するものが必要となるが，これらの出発物質であるアルコールが本件特許出願時に入手可能であったことは，ＣＡＳレジストリ物質レコード（甲３８，５１）より明らかである。
ｂ訂正明細書には，化合物の製造スキームとして，次のとおり，方法Ｃ（【００５０】～【００５７】）が記載されている。
「【００５０】
方法Ｃ：
適当な置換ヘテロシクリルＶⅠⅠを安息香酸エステルⅤｂで置換して，本発明の安
息香酸エステルＩＩＩｃを得る；
【００５１】
【化１４】
〔判決注・赤丸は一審原告が付したものである。(以下，同じ。)〕」上記式には，左辺に示された式Ⅴｂの化合物（出発材料・原料）の「Ｘ２－Ｌ２」と，式ⅤⅠⅠの化合物（出発材料・原料アルコール）の「Ｘ３－ＯＨ」が反応して，右辺の式ⅠⅠⅠｃの化合物中，Ｘ１を形成していることが示されている。また，訂正明細書【００５１】には，上記反応では，式ⅤⅠⅠの化合物のプロトン（Ｈ＋）を除去し（脱プロトン化），式Ⅴｂの化合物のＬ２（脱離基）を脱離させて，Ｘ２－Ｏ－Ｘ３の結合を形成することが記載されており，このように形成されたＸ２ＯＸ３が上記反応式の右辺では基Ｘ１として説明されている。なお，式Ⅰａの化合物（本件各訂正発明の化合物）は，式ⅠⅠⅠｃの化合物（中間体）のＭをＱ（式ⅠⅠのシクロヘキサン－１，３－ジオン。【００１４】，【００１５】，【００１７】）に転化して得られるものであり，式Ⅰａの－Ｘ１－Ｈｅｔ－と式ⅠⅠⅠｃの－Ｘ１－Ｈｅｔ－とは同義である。


そして，本件各訂正発明のＸ１のうち，－ＣＨ２Ｏ－の結合の形成は，訂正明細書の製造実施例で具体的な反応条件と共に開示されている（【０１３０】～【０１３５】の工程ｂ〔【０１３２】〕）。工程ｂの反応式は，次のとおりである。また，上記【００５１】【化１４】の反応式の，Ｘ２－Ｌ２とＸ３－ＯＨとが反応してＸ２－Ｏ－Ｘ３となる反応は，ウィリアムソンエーテル合成として古くから有機化学者に知られたものである。それにもかかわらず，訂正明細書では，方法Ｃとして一般式を示し，材料の使用量（【００５２】），使用する塩基の種類及び使用量（【００５３】，【００５４】），溶媒の例（【００５５】），反応温度（【００５６】），後処理（【００５７】）について，丁寧な説明を加え，実施例では工程ｂとして実際の合成結果を示しているのである。当業者は出発材料に応じた反応条件を適宜選択するから，本件各訂正発明は，実施可能要件を充足している。(ｲ)２－ベンゾイルシクロヘキサン－１，３－ジオン化合物は，本件特許出願時の１９９７年頃には，世界の主要国において研究が進み，同化合物により植物の代謝に関与する酵素の活性を阻害して除草が行われることや，その製造に関する見識が広まっていた。このように，当業者により，ベンゾイルシクロヘキサンジオンという除草作用が認められるものについて，いろいろな化合物の開発が試みられようとしている状況において，当業者は，本件明細書の記載を見ると，次のとおり，本件各発明の化合物が，良好な除草作用を有することを理解し，これを除草剤として使用することができる。
ａ本件明細書【０００４】，【０００５】及び乙１～４の各【０００３】に記載されているとおり，従前から２－ベンゾイルシクロヘキサン－１，３－ジオン化合物は，除草特性を有する化合物として知られていた。また，乙１～４は，いずれも「シクロヘキサンジオン誘導体および除草剤」であり，いずれも「優れた除草活性と作物に対する安全性を有する」とされ，除草特性（非栽培領域の植生を制御する特性と，栽培植物に影響を与えずに望ましくない植物を除草する特性）が示されている。
そこで，本件各訂正発明の化合物の化学構造と，乙１～４の化合物の化学構造との共通性から，当業者は，本件各訂正発明の化合物に除草特性があることを認識することができる。
ｂ一審被告は，乙６２の化合物番号５５の化合物が全ての実験された雑草に対して損傷を与えなかったと主張するが，乙６２で実験された雑草は，わずか７種類にすぎない。ある種類の雑草についての実験で効果がなかったとしても，他の多くの種類の雑草で効果が認められれば足りる。むしろ，乙６２においては，化合物番号５５を除き，化合物番号１～９３のほとんどのものについて，良好な除草特性があることが示されている（１６頁～１９頁）。乙６３についても，４種類の雑草について実験したものにすぎないから，同様のことがいえる。
乙６４についても，挙げられている何十種類かの化合物のうちの化合物１０が，多くの温帯イネ科雑草のうちの数種類の雑草に対して，十分な除草活性を示さなかったことが記載されているだけである。
対象とする栽培植物にかかわる多くの雑草のうちに，その骨格の置換基及び他の置換基との組合せによって十分な除草活性を示さない雑草が存在するとしても，２－ベンゾイルシクロヘキサン－１，３－ジオン化合物の一般に知られている除草活性を否定するものとはいえない。
本件各訂正発明は，従来から除草効果が認められているベンゾイルシクロヘキサンジオンという大きな分子の一部の置換基を変更して除草作用を確保しつつ作物への安全性を高めたものである。
エ争点３－３（被告各製品は本件各訂正発明の技術的範囲に属するか）に
ついて
被告各製品が本件各訂正発明の技術的範囲に属することは，前記アのとおりである。
オ争点４－２（一審被告及び全農らの共同不法行為が成立するか）について(ｱ)一審被告らの共同不法行為を基礎付ける事情については，次のとおりであり，これらの事情を総合的に考えると，一審被告は，全農と共同して，テフリルトリオンを含有する農薬混合剤を開発し，共同で農薬登録を得て，共同してビジネスを行っている。
ａ農業協同組合新聞の２０１０年３月５日号（甲７９）において，全農の常務理事は，一審被告の農薬製品（被告製品２）でも，北興の農薬製品でもなく，被告製品１を原体とする農薬製品（新規水稲用除草剤ＡＶＨ－３０１〔有効成分名：テフリルトリオン〕）について，難防除雑草問題を解決する生産者のメリット，高い安全性の確認による消費者のメリット，コスト削減のメリットを指摘して，防除暦や注文書への採用を訴えている。
また，農業協同組合新聞の同月８日号（甲８０）によると，一審被告，全農及び北興の共同記者会見において，一審被告の社長は，「ドイツで生まれ，日本で育った除草成分です」として，被告製品１について述べたほか，全農の肥料農薬部長は，一審被告が販売する被告製品２だけではなく，全農が輸入し，北興などに販売する被告製品１を原体として製造される農薬製品について，今後の普及展開の方向性を述べており，この発言は，一審被告，全農及び北興が，テフリルトリオンの開発，普及展開について共同していることを示している。ｂ被告製品１は，テフリルトリオン原体であり，農薬取締法上の農薬登録に原体登録は存在しないから，被告製品１について農薬登録を受けているわけではないが，被告製品２について農薬登録を得るためには，その原体である被告製品１の製造方法及び製造場所について詳細に記載しなければならないし，原体に含有される不純物についても記載しなければならない。
したがって，第三者がテフリルトリオンを含有する農薬の登録を受けるためには，農薬登録申請書に記載された農薬原体に関する情報を参照できるように一審被告らに同意書を発行してもらう必要がある。このことは，農薬取締法の規定から導かれる事項である。
ｃ第三者が混合剤の農薬（テフリルトリオンに別の成分を追加した農薬）を製造するためには，一審被告らから情報提供を受け，技術指導を受ける必要がある。このことは，次の事実からも裏付けられる。