前記防止手段を，突起・板体の突起物とし，この突起物を，前記選別ケーシングの円周端面に設ける構成とした生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置。
【請求項３】生海苔排出口を有する選別ケーシング，及び回転板，この回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手段，並びに異物排出口をそれぞれ設けた生海苔・海水混合液が供給される生海苔混合液槽を有する生海苔異物分離
除去装置において，
前記防止手段を，突起・板体の突起物とし，この突起物を回転板及び／又は選別ケーシングの円周面に設ける構成とした生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置。
【請求項４】生海苔排出口を有する選別ケーシング，及び回転板，この回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手段，並びに異物排出口をそれぞれ設けた生海苔・海水混合液が供給される生海苔混合液槽を有する生海苔異物分離
除去装置において，
前記防止手段を，突起・板体の突起物とし，この突起物を選別ケーシングと回転板で形成されるクリアランスに設ける構成とした生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置。
(2)本件訂正明細書等の記載
本件訂正明細書等の発明の詳細な説明には，おおむね次のような記載がある（図については，別紙本件訂正明細書等図面目録を参照。）。
ア発明の属する技術分野
【０００１】本発明は，生海苔・海水混合液（生海苔混合液）から異物を分離除去する生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置に関する。
イ従来の技術
【０００２】この異物分離機構を備えた生海苔異物分離除去装置としては，特開平８－１４０６３７号の生海苔の異物分離除去装置がある。その構成は，筒状混合液タンクの環状枠板部の内周縁内に回転板を略面一の状態で僅かなクリアランスを介して内嵌めし，この回転板を軸心を中心として適宜駆動手段によって回転可能とするとともに，前記筒状混合液タンクに異物排出口を設けたことにある。この発明は，比重差と遠心力を利用して効率よく異物を分離除去できること，回転板が常時回転するので目詰まりが少ないこと，又は仮りに目詰まりしても，当該目詰まりの解消を簡易に行えること，等の特徴があると開示されている。
ウ発明が解決しようとする課題
【０００３】前記生海苔の異物分離除去装置，又は回転板とクリアランスを利用する生海苔異物分離除去装置においては，この回転板を高速回転することから，生海苔及び異物が，回転板とともに回り（回転し），クリアランスに吸い込まれない現象，又は生海苔等が，クリアランスに喰込んだ状態で回転板とともに回転し，クリアランスに吸い込まれない現象であり，究極的には，クリアランスの目詰まり（クリアランスの閉塞）が発生する状況等である。この状況を共回りとする。この共回りが発生すると，回転板の停止，又は作業の停止となって，結果的に異物分離作業の能率低下，当該装置の停止，海苔加工システム全体の停止等の如く，最悪の状況となることも考えられる。
【０００４】前記共回りの発生のメカニズムは，本発明者の経験則では，１．生海苔（原藻）に根，スケール等の原藻異物が存在し，生海苔の厚みが不均等のとき，２．生海苔が束状，捩じれ，絡み付き等の異常な状態で，生海苔が展開した状態でない，所謂，生海苔の動きが正常でないとき，３．生海苔が異物を取り込んでいる状態，生海苔に異物が付着する等の状態であって，生海苔の厚みが不均等であるとき，等の生海苔の状態と考えられる。
エ課題を解決するための手段
【０００５】請求項１の発明は，共回りの発生を無くし，かつクリアランスの目詰まりを無くすこと，又は効率的・連続的な異物分離（異物分離作業の能率低下，当該装置の停止，海苔加工システム全体の停止等の回避）を図ることにある。またこの防止手段を，簡易かつ確実に適切な場所に設置することを意図する。【０００６】請求項１は，生海苔排出口を有する選別ケーシング，及び回転板，この回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手段，並びに異物排出口をそれぞれ設けた生海苔・海水混合液が供給される生海苔混合液槽を有する生海苔異物分離除去装置において，前記防止手段を，突起・板体の突起物とし，この突起物を，前記選別ケーシングの円周端面に設ける構成とした生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置である。
【０００９】請求項３の発明は，請求項１の目的を達成することと，またこの防止手段を，簡易かつ確実に適切な場所に設置することを意図する。【００１０】請求項３は，生海苔排出口を有する選別ケーシング，及び回転板，この回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手段，並びに異物排出口をそれぞれ設けた生海苔・海水混合液が供給される生海苔混合液槽を有する生海苔異物分離除去装置において，前記防止手段を，突起・板体の突起物とし，この突起物を回転板及び／又は選別ケーシングの円周面に設ける構成とした生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置である。【００１１】請求項４の発明は，請求項１の目的を達成することと，またこの防止手段を，クリアランスへの容易な設置を図ることを意図する。【００１２】請求項４は，生海苔排出口を有する選別ケーシング，及び回転板，この回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手段，並びに異物排出口をそれぞれ設けた生海苔・海水混合液が供給される生海苔混合液槽を有する生海苔異物分離除去装置において，前記防止手段を，突起・板体の突起物とし，この突起物を選別ケーシングと回転板で形成されるクリアランスに設ける構成とした生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置である。
オ発明の実施の形態
【００１９】本発明の生海苔混合液槽には，生海苔タンクから順次生海苔混合液が導入される。この導入された生海苔混合液の生海苔は，回転板とともに回転しつつ，順次吸込用ポンプにより回転板と選別ケーシングで形成される異物分離機構のクリアランスに導かれる。この生海苔は，このクリアランスを通過して分離処理される。この分離処理された生海苔及び海水は，選別ケーシングのケーシング内底面より連結口を経由して良質タンクに導かれる。
【００２０】このクリアランスに導かれる際に，生海苔の共回りが発生しても，本発明では，防止手段に達した段階で解消される（防止効果）。尚，前記防止手段は，単なる解消に留まらず，生海苔の動きを矯正し，効率的にクリアランスに導く働きも備えている（矯正効果）。
【００２１】以上のような操作により，生海苔の分離が，極めて効率的にかつトラブルもなく行われることと，当該回転板，又は当該装置の停止等は未然に防止できる特徴がある。
カ実施例


【００２３】１は異物分離除去装置で，この異物分離除去装置１は，生海苔混合液をプールする生海苔混合液槽２と，この生海苔混合液槽２の内底面２１に設けた異物分離機構３と，異物排出口４と，前記異物分離機構３の回転板３４を回転する駆動装置５と，防止手段６を主構成要素とする。
【００２４】生海苔混合液槽２には，生海苔・海水を溜める生海苔タンク１０と連通する生海苔供給管１１が開口しており，この生海苔供給管１１には供給用のポンプ１２が設けられている。また分離処理された生海苔・海水をプールする良質タンク１３を設ける。
【００２５】異物分離機構３は，分離した生海苔・海水を吸い込む連結口３１，及び逆洗用の噴射口３２を有する選別ケーシング３３と，この選別ケーシング３３に寸法差部Ａを設けるようにして当該選別ケーシング３３の噴射口３２の上方に設けられた回転板３４と，この回転板３４の円周面３４ａと前記選別ケーシング３３の円周面３３ａとで形成されるクリアランスＳと，で構成されている。前記寸法差部Ａは，選別ケーシング３３の円周端面３３ｂと回転板３４の円周端面３４ｂとの間で形成する。
【００２６】防止手段６は，一例として寸法差部Ａに設ける。図３，図４の例では，選別ケーシング３３の円周端面３３ｂに突起・板体・ナイフ等の突起物を１ケ所又は数ヶ所設ける。また図５の例は，生海苔混合液槽２の内底面２１に１ケ所又は数ヶ所設ける。さらに他の図６の例は，回転板３４の円周面３４ａ及び／又は選別ケーシング３３の円周面３３ａ（一点鎖線で示す。）に切り溝，凹凸，ローレット等の突起物を１ケ所又は数ヶ所，或いは全周に設ける。また図７の例は，選別ケーシング３３（枠板）の円周面３３ａ（内周端面）に回転板３４の円周端面３４ｂが内嵌めされた構成のクリアランスＳでは，このクリアランスＳに突起・板体・ナイフ等の突起物の防止手段６を設ける。また図８の例では，回転板３４の回転方向に傾斜した突起・板体・ナイフ等の突起物の防止手段６を１ケ所又は数ヶ所設ける。【００２７】尚，前記回転板３４は，駆動装置５のモーター５１に設けた回転軸５２に昇降自在に設けられている。従って，逆洗槽１４内の海水を，ホース１５及び逆洗用ポンプ１６を介して噴射口３２より噴射して，この回転板３４を押上げ，この押上げによりクリアランスＳの寸法を拡げる構成となっている。【００２８】図中１７は連結口３１に設けた分離された生海苔・海水を良質タンク１３に導くホース，１８はホース１７に設けた吸込用ポンプをそれぞれ示す。
キ発明の効果
【００２９】請求項１の発明は，生海苔排出口を有する選別ケーシング，及び回転板，回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手段，並びに異物排出口をそれぞれ設けた生海苔・海水混合液が供給される生海苔混合液槽を有する生海苔異物分離除去装置において，防止手段を，突起・板体の突起物とし，突起物を，選別ケーシングの円周端面に設ける生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置である。従って，この請求項１は，共回りの発生を無くし，かつクリアランスの目詰まりを無くすこと，又は効率的・連続的な異物分離（異物分離作業の能率低下，当該装置の停止，海苔加工システム全体の停止等の回避）が図れること，またこの防止手段を，簡易かつ確実に適切な場所に設置できること等の特徴がある。
【００３１】請求項３の発明は，生海苔排出口を有する選別ケーシング，及び回転板，回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手段，並びに異物排出口をそれぞれ設けた生海苔・海水混合液が供給される生海苔混合液槽を有する生海苔異物分離除去装置において，防止手段を，突起・板体の突起物とし，突起物を回転板及び／又は選別ケーシングの円周面に設ける生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置である。従って，請求項１の目的を達成できることと，またこの防止手段を，簡易かつ確実に適切な場所に設置できること等の特徴を有する。
【００３２】請求項４の発明は，生海苔排出口を有する選別ケーシング，及び回転板，回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手段，並びに異物排出口をそれぞれ設けた生海苔・海水混合液が供給される生海苔混合液槽を有する生海苔異物分離除去装置において，防止手段を，突起・板体の突起物とし，突起物を選別ケーシングと回転板で形成されるクリアランスに設ける生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置である。従って，請求項１の目的を達成できることと，またこの防止手段を，クリアランスへの容易な設置が図れること等の特徴を有する。
(3)前記(1)及び(2)の記載によれば，本件各発明の概要は，以下のとおりである。ア本件各発明は，生海苔・海水混合液（生海苔混合液）から異物を分離除去する生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置に関する。従来，筒状混合液タンクの環状枠板部の内周縁内に回転板を略面一の状態で僅かなクリアランスを介して内嵌めし，この回転板を軸心を中心として適宜駆動手段によって回転可能とするとともに，前記筒状混合液タンクに異物排出口を設けた生海苔異物分離除去装置（乙１発明）がある。
この生海苔異物分離除去装置（又は，回転板とクリアランスを利用する生海苔異物分離除去装置）においては，この回転板を高速回転することから，生海苔及び異物が回転板とともに回転し，クリアランスに吸い込まれない現象，又は，生海苔等がクリアランスに喰込んだ状態で回転板とともに回転し，クリアランスに吸い込まれない現象が生じ，究極的には，クリアランスの目詰まり（クリアランスの閉塞）が発生する。
このような「共回り」が発生すると，回転板の停止又は作業の停止となって，結果的に異物分離作業の能率低下，当該装置の停止，海苔加工システム全体の停止等のごとく，最悪の状況となることも考えられる。


イ本件各発明は，従来の生海苔異物分離除去装置（乙１発明）の有する前記アの問題に鑑み，共回りの発生をなくし，かつクリアランスの目詰まりをなくすこと，又は効率的・連続的な異物分離を図ること等を目的に，「生海苔排出口を有する選別ケーシング，及び回転板，この回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手段，並びに異物排出口をそれぞれ設けた生海苔・海水混合液が供給される生海苔混合液槽を有する生海苔異物分離除去装置」において，請求項１の発明（本件発明１）では，前記防止手段を，突起・板体の突起物とし，これを前記選別ケーシングの円周端面に設ける構成とし，請求項３の発明（本件発明３）では，前記防止手段を，突起・板体の突起物とし，これを回転板及び／又は選別ケーシングの円周面に設ける構成とし，請求項４の発明（本件発明４）では，前記防止手段を，突起・板体の突起物とし，これを選別ケーシングと回転板で形成されるクリアランスに設ける構成とした。
ウ本件各発明によれば，共回りの発生をなくし，かつクリアランスの目詰まりをなくすこと，又は，効率的・連続的な異物分離（異物分離作業の能率低下，当該装置の停止，海苔加工システム全体の停止等の回避）が図れること，この防止手段を，簡易かつ確実に適切な場所に設置できること，この防止手段を，クリアランスへの容易な設置が図れること等の効果を奏する。
２争点(1)ア（構成要件Ｂ２等の充足性）について(1)当裁判所も，被告装置は，本件各発明の構成要件Ｂ２等をいずれも充足するものと判断する。その理由は，次のとおり原判決を補正するほかは，原判決「事実及び理由」の第４の２記載のとおりであるから，これを引用する。原判決４７頁１３行目の「取り付けられ構成」を「取り付けられた構成」と改める。
(2)当審における一審被告の主張について
一審被告は，本件訂正明細書等の【図２】ないし【図７】のいずれにおいても，「選別ケーシング」を指す符号「３３」は，一の構成部材から引き出されているのであって，【００２６】及び【図７】には，選別ケーシング３３が，二つの部材から成る構成は記載されておらず，本件訂正明細書等の記載から，「選別ケーシング」には，複数の部材が固定されて一体となって構成されている場合も含まれると解釈することはできない旨主張する。
本件訂正明細書等の【００２６】には，「図７の例は，選別ケーシング３３（枠板）の円周面３３ａ（内周端面）に回転板３４の円周端面３４ｂが内嵌めされた構成のクリアランスＳでは，このクリアランスＳに突起・板体・ナイフ等の突起物の防止手段６を設ける。」との記載があり，【図７】には，「選別ケーシング３３（枠板）」が，これとは別の部材（斜線の向きが，選別ケーシング３３（枠板）とは異なる部材）とボルト締めされて一体のものとされている例が示されている。したがって，【００２６】及び【図７】の記載から，本件各発明において，複数の部材から形成されるものも「選別ケーシング」に該当するものとされていることが理解できる。一審被告は，「選別ケーシング」を指す符号「３３」が一の構成部材から引き出されている点を指摘するが，かかる点をもって，本件各発明における「選別ケーシング」が一の部材から形成されるものに限られていると解することはできない。本件各発明の特許請求の範囲には，「選別ケーシング」を一の部材から形成されるものに限定するような記載は存しないし，本件訂正明細書等の発明の詳細な説明にも，「選別ケーシング」が一の部材から形成されるものに限られることを示す記載は存しない。そして，本件各発明の特徴は，前記１(3)記載のとおりであるところ，その作用効果の点で，「選別ケーシング」が一の部材から形成されるものに限定されるとすべき理由もない。
以上のとおり，一審被告の上記主張は理由がない。
３争点(1)イ（構成要件Ｃの充足性）について
(1)構成要件Ｃの意義について
ア本件各発明の構成要件Ｃにおける「生海苔異物分離除去装置」は，本件各発明の特許請求の範囲の記載によれば，構成要件Ａ５の「生海苔異物分離除去装置」，すなわち，生海苔排出口を有する選別ケーシング（構成要件Ａ１），回転板（同Ａ２），生海苔の共回りを防止する防止手段（同Ａ３），異物排出口（同Ａ４）を設けた生海苔混合液槽を有する生海苔異物分離除去装置（同Ａ５）を意味することが明らかである。
イそして，構成要件Ｃは，「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」というものであるから，その文言上，「生海苔の共回り防止装置」は，生海苔異物分離除去装置（構成要件Ａ５）に含まれる生海苔の共回り防止に係る構成部分を意味するものと解される。
生海苔異物分離除去装置に含まれる生海苔の共回り防止に係る構成部分は，本件各発明の特許請求の範囲の記載によれば，生海苔の共回りを防止する防止手段（同Ａ３）に係る構成部分，すなわち，突起・板体の突起物（同Ｂ１，Ｂ’１，Ｂ”１）を，選別ケーシングの円周端面（同Ｂ２），回転板及び／又は選別ケーシングの円周面（同Ｂ’２），あるいは，クリアランス（同Ｂ”２）に設けた構成部分である。したがって，構成要件Ｃの「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」は，生海苔異物分離除去装置のうち，生海苔の共回り防止手段（構成要件Ａ３）である，突起・板体の突起物を，選別ケーシングの円周端面（本件発明１），回転板及び／又は選別ケーシングの円周面（本件発明３），あるいは，クリアランス（本件発明４）に設けた構成部分を意味するものと解される。ウ前記イの解釈は，本件訂正明細書等に，前記１(3)のとおり，本件各発明が，生海苔異物分離除去装置（回転板とクリアランスを利用する生海苔異物分離除去装置）において，共回りの発生をなくし，かつクリアランスの目詰まりをなくすこと，又は効率的・連続的な異物分離を図ること等を目的として，共回り防止手段を設け，この防止手段を突起・板体の突起物として，これを請求項１，３又は４に規定された所定の位置に設ける構成としたものであることが記載されていることにも沿うものということができる。
(2)被告装置の充足性
被告装置のケーシング部材７と環状固定板４（本件固定リング）は，前記２のとおり，一体として，本件各発明の「選別ケーシング」に該当するから，被告装置の「吸引ポンプ用連結口を有するケーシング部材７」（被告構成α１ⅰ）及び「環状固定板４」（同α１ⅱ）は，本件各発明の「生海苔排出口を有する選別ケーシング」（構成要件Ａ１）に該当する。


そうすると，被告装置は，「生海苔排出口を有する選別ケーシング」（構成要件Ａ１に該当する。），「回転円板３」（同Ａ２に該当する。），環状固定板４に固定された「板状部材８」（同Ａ３に該当する。），「異物排出口５」（同Ａ４に該当する。）を設けた異物選別槽Ａを有する生海苔異物除去機であるから，本件各発明の「生海苔異物分離除去装置」（構成要件Ａ５）に該当する。そして，被告装置は，厚さ数ｍｍ，長方形状の板状である板状部材８が，環状固定板４の表面４ｂの一部に形成された凹部に嵌め込むようにして取り付けられ，ボルトで固定されており，板状部材８の表面部分が環状固定板４の表面４ｂよりも僅かに突出することにより，「表面側の突出部」を形成し，板状部材８の側面部分が環状固定板４の内周側部分（内周端面）４ａよりも僅かに突出することにより，環状固定板４と回転円板３とで形成された環状隙間Ｃ内に「側面側の突出部」を形成するものであって（被告構成β１及び２），この構成を備えることによって，環状固定板４の内周側面部（内周端面）４ａと回転円板３の側面部（端面）３ａとで形成された環状隙間Ｃに目詰まりが生じることを防止することができるものであると認められる（弁論の全趣旨）。
したがって，被告装置の上記構成（被告構成β１及び２）は，本件各発明の生海苔の共回り防止手段（構成要件Ａ３）である，突起・板体の突起物を，選別ケーシングの円周端面（本件発明１），回転板及び／又は選別ケーシングの円周面（本件発明３），あるいは，クリアランス（本件発明４）に設けた構成部分に該当するから，本件各発明の構成要件Ａ３「この回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手段」を充足するとともに，構成要件Ｃ「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」を充足する。
(3)小括
被告装置の構成は，前提事実記載のとおり，本件発明１，３及び４の構成要件Ａ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４，Ａ５，Ｂ，Ｂ’，Ｂ”，Ｂ１，Ｂ’１及びＢ”１を充足し，前記２及び３記載のとおり，構成要件Ｂ２等（Ｂ２，Ｂ’２，Ｂ”２）及びＣを充足するから，本件各発明の技術的範囲に属する。
４争点(2)（本件固定リング及び本件板状部材を製造等する行為について，特許法１０１条１号の間接侵害が成立するか否か）について(1)本件固定リングは，前記２のとおり，被告装置における「選別ケーシング」の一部を構成する部材であり，回転板との間にクリアランスを形成するものである。また，本件固定リングの表面には，本件板状部材を取り付けるための凹部が形成されており，本件板状部材は，本件固定リングの凹部に嵌め込まれてボルトで固定されている（被告構成β２）。
そして，本件固定リングに固定された本件板状部材は，「表面側突出部」及び「側面側突出部」を形成し，この突出部が，前記３のとおり，選別ケーシングの円周端面（本件発明１），回転板及び／又は選別ケーシングの円周面（本件発明３），あるいは，クリアランス（本件発明４）に設けられることによって，本件各発明における「共回りを防止する防止手段」として機能している。(2)以上によれば，本件固定リング及び本件板状部材は，いずれも，本件各発明の技術的範囲に属する物である被告装置の生産にのみ用いる物に該当すると認められる。
したがって，本件固定リング及び本件板状部材を製造し，販売し，又は販売の申出をする行為は，本件特許権を侵害するものとみなされる（特許法１０１条１号）。５争点(3)ア（進歩性欠如－本件各発明につき）について(1)一審被告は，当業者において，乙１発明に基づいて，乙５装置で公然実施されていた公知技術や乙８公報ないし乙１０公報に記載された公知技術を参照して，相違点に係る本件各発明の構成を備えるようにすることは容易に想到し得たことである旨主張する。
乙５装置の構成及びその製造，販売の時期については，当事者間に争いがあるが，これらの点は措き，一審被告が主張する乙５装置の内容を前提として，一審被告の上記主張について，以下判断する。
(2)乙１発明について
ア乙１発明の概要
乙１の記載によれば，乙１発明の概要は以下のとおりであると認められる。(ア)乙１発明は，生海苔の異物分離除去装置に関し，生海苔混合液から異物を分離する際に使用されるものである（【０００１】）。従来の異物分離除去装置（特開平６－１２１６６０号・乙２）は，分離ドラムの周壁に所要数の分離孔を設け，前記分離ドラムを軸心を中心として回転させながらこのドラム内に生海苔混合液を供給し，前記分離孔を通過させることによって，前記生海苔混合液中の異物を分離除去するというものであった（【０００２】）。この従来の異物分離除去装置では，生海苔混合液中の異物を前記分離孔の周縁に引っ掛けて排出口に流れるのを防止するものであるため，当該分離孔の周縁に異物が蓄積し，目詰まりが発生する結果，当該分離除去を能率良く行うためには，目詰まり噴射水によって洗浄するという洗浄装置を別途に設けなければならないという不都合があった（【０００３】）。
(イ)乙１発明は，従来の異物分離除去装置の前記(ア)の不都合を解消することを課題とし，当該課題を達成するために，生海苔異物分離除去装置において，筒状混合液タンクの底部周端縁に環状枠板部の外周縁を連設し，この環状枠板部の内周縁内に第一回転板を略面一の状態で僅かなクリアランスを介して内嵌めし，この第一回転板を軸心を中心として適宜駆動手段によって回転可能とするとともに前記タンクの底隅部に異物排出口を設けたものである（【０００５】）。(ウ)乙１発明によれば，第一回転板を回転させると，混合液に渦が形成されるため，生海苔よりも比重の大きい異物は遠心力によって第一回転板と前記環状枠板部とのクリアランスよりも環状枠板部側，即ち，タンクの底隅部に集積する結果，生海苔のみが水とともに前記クリアランスを通過して下方に流れ，このとき，第一回転板が回転しているため，前記クリアランスには生海苔が詰まりにくいものであって，乙１発明を使用すれば，異物が前記クリアランスに詰まりにくいため，従来のように目詰まり洗浄装置等を別途に設ける必要がなく，装置の維持がしやすい。また，取扱いが簡易になり，生海苔の異物分離除去作業の作業能率を向上させることができる（【０００９】，【００２８】，【００２９】）。イ乙１の記載によれば，乙１公報には，以下の発明（乙１発明）が記載されているものと認められる。


第一分離除去具は，第一回転板，第一回転板との間にクリアランスＳを形成する環状固定板と環状枠板で構成される環状枠板部，環状枠板を連設するための周筒部，クリアランスＳを通過した海苔混合液を連設タンクに排出するガイド筒，及び，異物を排出するための管状の排出路及びそれに続く排出管とで構成されており，筒状混合液タンクの底部周端縁に環状枠板部の外周縁を連設し，この環状枠板部の内周縁内に第一回転板を略面一の状態で僅かなクリアランスＳを介して内嵌めし，この第一回転板を軸心を中心として適宜駆動手段によって回転可能とするとともに前記タンクの底隅部に異物排出口を設けたことを特徴とする生海苔の異物分離除去装置。(3)本件各発明と乙１発明との一致点及び相違点
ア一致点
生海苔排出口を有する選別ケーシング，及び回転板，並びに異物排出口をそれぞれ設けた生海苔・海水混合液が供給される生海苔混合液槽を有する生海苔異物分離除去装置である点。
イ相違点
本件各発明が，「防止手段を，突起・板体の突起物とし，この突起物を，選別ケーシングの円周端面に設け（本件発明１），回転板及び／又は選別ケーシングの円周面に設け（本件発明３），あるいは，選別ケーシングと回転板で形成されるクリアランスに設ける（本件発明４）構成とした，回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手段」を具備するのに対して，乙１発明はかかる防止手段を具備していない点。
(4)相違点の容易想到性について
ア乙５装置の構成
(ア)一審被告の主張する乙５装置の構成は，以下のとおりである。上部が開放されている外槽には，下部に第２排水パイプが接続され，外槽の底部には送水筒が接続され，外槽の底部中央には回転軸が貫通しており，外槽内側には，回転軸が中心となるような配置で濾筒が設けられ，濾筒は側壁に無数の微小通水孔が形成され，濾筒の上端縁に，鍔状のフランジ部があり，回転ブラシ筒を前記回転軸に貫通させて濾筒の内側に回転可能に装入させ，回転ブラシ筒の周壁には，途中で数か所切れて連続していないらせん状のブラシが設けられ，らせん状のブラシ先端は，濾筒の内周壁に当接するように形成されており，回転ブラシ筒の上端より所定間隔下であって，回転ブラシ筒の周壁にらせん状に取り付けられているブラシの最上部より少し低い高さ位置にＬ型金具を設け，赤い囲み部材の上方の開放部を覆う帽状キャップの下面中央には，前記回転軸を受ける軸受孔が設けられ，短い筒状部材が帽状キャップの下面に突設され，短い筒状部材の端面には環状鍔が設けられ，帽状キャップを赤い囲み部材に取り付けた際に，該環状鍔は前記濾筒の上端縁と対向し隙間を形成するようになっており，Ｌ型金具は，濾筒の上端縁に当接するようにされ，水平方向に延びる該隙間に挿入されているＬ型金具の刃部が，該隙間を移動し，該隙間に異物が詰まって，該隙間を通過する生海苔混合液の量が少なくなることがなく，回転ブラシ筒の回転につれて濾筒内を上昇した生海苔混合液は，帽状キャップの環状鍔の下面と，濾筒の上端縁との間に形成される隙間を介して押し出され，排出樋を介して出されるＷＫ－３型用大荒ゴミ取り装置。(イ)上記構成，乙３及び甲４３の記載によれば，乙５装置における異物分離除去の方式は，生海苔混合液が，濾筒内を回転ブラシ筒の周壁にらせん状に設けられたブラシのスクリュー回転により下部から上部に上げられ，環状鍔の下面と濾筒の上端縁との間に形成される隙間を通過できない大異物は，吸引により第一排水パイプを介して外部へ排出除去され，大異物以外を含んだ生海苔混合液は，上記隙間から排出樋を介して排出され，次工程（より小さな異物を除去する工程）に送られるというものである。
イ乙８公報ないし乙１０公報に記載された公知技術
(ア)乙８公報に記載された公知技術
乙８公報には以下の公知技術が記載されている（乙８）。ａ乙８公報に記載された技術は，紡績工場においてコーマ，カード精紡機その他各種繊維機械から発生する落綿吸引蒐集綿，あるいはシャーリング加工機から発生する切断されたシャーリング屑，起毛機において発生する起毛屑，その他浮遊綿（これらを総称して「繊維屑」という。）を蒐集し，圧縮して排出する「繊維屑圧縮排出装置」に関する（【０００１】）。
ｂ従来の繊維屑圧縮排出装置において，嵩高い繊維屑の場合では，スクリュー羽根による掻き落しに際し，該スクリュー羽根に繊維屑が付着蓄積し，スクリュー羽根と共に回転する，いわゆる共回りを生ずるおそれがあり，この共回りを生じたときは繊維屑は下方に移行せず，スクリュー羽根内に充満し，綿詰まりを生じるなどの問題があった。そこで，乙８公報に記載された技術は，スクリュー羽根の回転と共にケージ内面から掻き取られた繊維屑が共回りするのを防止することなどを目的とし，下部を小径とし，かつ開口した円錐状のケージと，該ケージ内に収納されるスクリュー羽根を備え，搬送気流と共に送り込まれる繊維屑をケージ内に上方から供給し，ケージを介して搬送気流を排出し，回転するスクリュー羽根によりケージに付着する繊維屑を掻落し，順次下方に押し下げ，下部開口部から圧縮して排出する繊維屑圧縮排出装置において，ケージ内面下方にはスクリュー羽根と共回りする繊維屑に対する共回り防止バーを上下方向に取り付け，スクリュー羽根の上方はケージ内面に，下方は上記共回り防止バー内面に可及的に近接する形状としたものである（【０００５】～【０００７】）。
ｃ乙８公報に記載された技術によれば，スクリュー羽根の回転に伴われる繊維屑の共回りによる綿詰まりを防止することができるという作用効果を奏する（【００２２】）。
(イ)乙９公報に記載された公知技術
乙９公報には以下の公知技術が記載されている（乙９）。ａ乙９公報に記載された技術は，粉粒体フィーダの共回り防止に関する（【０００１】）。


ｂ乙９公報に記載された技術は，回転羽根と共回りしようとする粉粒体を圧密を起こすことなく安定して排出させることを目的とし（【０００３】），底板上に間隙を介して粉粒体供給用の内筒が設けられ，該内筒と中心線を共有する外筒の下端を底板上に接続し，内外筒間に上記間隙から排出される粉粒体の円環状通路を形成し，該通路に排出口を設け，かつ底板の中心部に突設した直立回転体に中央回転羽根を設け，該回転羽根の先端に外筒の内周面に沿う外周回転リングを設け，該回転リングに設けた複数の外周回転羽根を内側に向わせてなる粉粒体フィーダにおいて，「上記底板上面に開き角均等な複数の半径線にそれぞれ均等角度で同一方向に交差する等長抵抗板を設け，該抵抗板の直上に上記中央回転羽根を配設してなる粉粒体フィーダにおける粉粒体の共回り防止用抵抗板」によって構成したものである（【０００４】）。
ｃ乙９公報に記載された技術によれば，回転羽根と共回りを始めた粉粒体は，抵抗板まで運ばれ，抵抗板は斜めに取り付けてあるので粉粒体には外周部方向へ力が作用し，安定した排出が可能となるので，圧密を起こすことなく安定した排出が可能となる，という作用効果を奏する（【０００５】，【００１０】）。
(ウ)乙１０公報に開示された公知技術
乙１０公報には以下の公知技術が記載されている（乙１０）。ａ乙１０公報に記載された技術は，貯槽に溜められた原料を横送り用のフィーダで切り出す形式の原料供給装置に関する（１頁１４行～１６行）。ｂ乙１０公報に記載された技術は，従来の装置では，原料の性状によっては，原料がアジテータと一緒に貯槽の内周面に沿って回転する共回り現象が発生し，充分な攪拌ができなくなって，開口からスクリュー部へ原料が流れていかないという現象を回避できる原料供給装置を提供することを目的とし（共回り現象が発生する原料としては，カーボンファイバーのミルド粉などを挙げることができる。２頁６行～１９行），貯槽の底部に横送り用のフィーダを取り付け，貯槽の内部でブリッジ防止用のアジテータを貯槽の内周面に沿って回転させながら原料の切り出しを実施するように構成するとともに，貯槽の内周面に内側に向かって延びる突起を，貯槽の周方向に設定位置を変更自在に取り付けたものである（３頁１行～７行）。ｃ乙１０公報に記載された技術は，アジテータに伴われて共回りしようとした原料は，貯槽の内周面から内側に向かって延設された突起に衝突して原料の回転速度が低下し（３頁９行～１３行），貯槽の内部でブリッジ防止用のアジテータを貯槽の内周面に沿って回転させた場合であっても，原料の共回り現象を防止することができ，貯槽内でのブリッジ現象を防止するとともに貯槽からこの貯槽の底部に取り付けられた横送り用のフィーダに原料をスムーズに流すことができる，という作用効果を奏する（５頁７行～１４行）。
ウ相違点の容易想到性について
(ア)乙１発明は，前記(2)アのとおり，従来の異物分離除去装置（乙２）が，分離ドラムの周壁に所要数の分離孔を設け，生海苔混合液を回転する分離ドラム内に供給し，分離孔を通過させることによって，生海苔混合液中の異物を分離ドラムの分離孔の周縁に引っ掛けて排出口に流れるのを防止するという方式（以下「従来方式」という。）であったため，分離孔の周縁に異物が蓄積し，目詰まりが発生するという課題を有するものであったことから，かかる課題を解決することを目的とし，従来の異物分離除去装置（乙２）における異物分離除去の方式を変更して，固定部材（環状枠板部）とこの内周縁内に内嵌めされた回転部材（第一回転板）との間のクリアランスに生海苔を導入しつつ，異物を，回転部材（第一回転板）の回転による遠心力によって，円周方向（クリアランスよりも環状枠板部側）に追いやり，生海苔のみを水とともにクリアランスを通過させるようにしたもの（以下「回転板方式」という。）であり，かかる方式を採用したことにより，異物がクリアランスに詰まりにくく，従来の異物分離除去装置のように，目詰まり洗浄装置等を別途設けることを不要としたものであると認められる。
ところで，本件各発明は，前記１(3)記載のとおり，乙１発明を従来技術とし，その有する課題の解決を目的として発明されたものであって，回転板方式による異物分離除去装置である乙１発明には，「共回り」の課題があることを見いだし，これを克服するために，回転板方式による異物分離除去装置において，回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手段を設けたものである。そうすると，乙１発明は，回転板方式を前提とする発明である点で本件各発明と共通するものであるが，乙１公報には，本件各発明の課題である「共回り」，すなわち，「回転板を高速回転することから，生海苔及び異物が，回転板とともに回り（回転し），クリアランスに吸い込まれない現象，又は生海苔等が，クリアランスに喰込んだ状態で回転板とともに回転し，クリアランスに吸い込まれない現象であり，究極的には，クリアランスの目詰まり（クリアランスの閉塞）が発生する状況等」（本件訂正明細書等【０００３】）についての記載はない。他方，乙１発明は，上記のとおり，従来方式では，分離孔の周縁に異物が蓄積し，目詰まりが発生するという問題があったことから，この問題を解決することを目的とし，回転板方式を採用することにより，異物がクリアランスに詰まりにくく，従来の異物分離除去装置のように，目詰まり洗浄装置等を別途設けることを不要としたものであって，乙１発明には，その効果として，「第一回転板は回転しているため，前記クリアランスには生海苔が詰まりにくいものである。」（乙１【００２８】），「よって，この異物分離除去装置を使用すれば，異物が前記クリアランスに詰まりにくいため，従来のように目詰まり洗浄装置等を別途に設ける必要がない結果，装置の維持がしやすいとともに取扱いが簡易になり，この結果，生海苔の異物分離除去作業の作業能率を向上させることができる。」（乙１【００２９】）などと記載されており，乙１公報においては，回転板方式を採用したことにより，クリアランスには生海苔や異物が詰まりにくいことが記載されている。そして，回転板方式を採用した異物分離除去装置において，前記「共回り」の現象が生じることが自明であることを認めるに足りる証拠はない。


一審被告が「回転体の回転に伴って生じる共回り」の課題及びその解決手段を開示した文献であるとして挙げる乙８公報ないし乙１０公報には，「共回り」についての記載はあるが，前記イのとおり，「共回り」を防止しようとする対象物は，乙８公報では繊維屑，乙９公報では粉粒体，乙１０公報ではカーボンファイバーのミルド粉などの原料であり，本件各発明の生海苔混合液のような液体を主流体としたものではなく，また，本件各発明のように，回転部材と固定部材のクリアランス部分において生じる「共回り」を対象としたものでもないから，本件各発明における「共回り」の防止と，乙８公報ないし乙１０公報における「共回り」の防止は，技術的意義が相違する。
したがって，乙１公報に接した当業者において，回転板方式による異物分離除去装置である乙１発明に前記「共回り」の課題があることを想起し得たと認めることはできない。
(イ)加えて，乙１発明は本件各発明と同じく，固定部材と回転部材との間のクリアランスに生海苔を導入しつつ，異物を回転部材による遠心力により円周方向に追いやり，生海苔のみがクリアランスを通過するようにした回転板方式を前提とするものであるのに対し，乙５装置は，これとは異なり，異物を吸引により第一排水パイプを介して外部へ排出除去するという方式によるものであって，乙１発明と乙５装置とでは，その前提とする異物分離除去に係る技術的思想（方式）が異なるから，仮に，乙１公報に接した当業者において，乙１発明には，なお，クリアランスに異物や生海苔の詰まりが生じるという問題があるという課題を想起し得たとしても，乙１発明に，それとは前提とする異物分離除去に係る技術的思想の異なる乙５装置を適用する動機付けがあったとは認められない。
さらに，乙５装置において，回転ブラシ筒，その周壁に設けられたブラシは，本件各発明の「回転板」には相当せず，環状鍔と濾筒の上端縁とで形成される隙間は，固定部材と回転板との間に形成されるものでもない。
そして，該隙間内を回転する「Ｌ型金具」は，大異物以外を含んだ生海苔混合液の通路である「隙間」に詰まった異物を単に除去するための手段にすぎず，回転板方式の異物分離除去過程において生じる「回転板の回転とともに回る生海苔の共回り」を防止する手段でもないから，仮に，当業者において，乙１発明に乙５装置を適用することを試みたとしても，乙１発明において，相違点に係る本件各発明の構成を備えるようにすることが容易に想到し得たことであるとは認められない。(ウ)次に，乙８公報ないし乙１０公報に記載された公知技術は，いずれも「共回り」の防止に係る技術ではあるが，「共回り」を防止しようとする対象物は，乙８公報では繊維屑，乙９公報では粉粒体，乙１０公報ではカーボンファイバーのミルド粉などの原料であり，本件各発明の生海苔混合液のような液体を主流体としたものではなく，また，本件各発明のように，回転部材と固定部材のクリアランス部分において生じる「共回り」を対象としたものでもないから，本件各発明における「共回り」の防止と，乙８公報ないし乙１０公報に記載された技術における「共回り」の防止は，技術的意義が相違する。
さらに，乙８公報ないし乙１０公報に記載された技術は，いずれも，本件各発明のように，異物が混入しているものを対象とした発明ではないから，そもそも，異物分離除去装置ではなく，まして，本件各発明のように，固定部材と回転部材とのクリアランスから異物を除去した対象物を通過させるという異物分離除去に係る回転板方式を前提とするものではないから，本件各発明における「選別ケーシング」や「回転板」を有するものでもない。
したがって，仮に，乙１公報に接した当業者において，乙１公報には，なお，クリアランスに異物や生海苔の詰まりが生じるという問題があるという課題を想起し得たとしても，乙１発明に，そもそも異物分離除去装置ではなく，固定部材と回転部材とのクリアランスから異物を除去した対象物を通過させるという異物分離除去に係る回転板方式を前提とするものでもない，乙８公報ないし乙１０公報に記載された公知技術を適用する動機付けがあったとは認められない。さらに，仮に，当業者において，乙１発明に乙８公報ないし乙１０公報に記載された公知技術を適用することを試みたとしても，乙１発明において，乙１発明の構成部材である「回転板」，「選別ケーシング」を有さない乙８公報ないし乙１０公報に記載された発明をどのように適用するのか想定することはできず，相違点に係る本件各発明の構成とすることが容易に想到し得たことであるとは認められない。(エ)以上によれば，乙１発明を主引用例とし，これに乙５装置や乙８公報ないし乙１０公報に記載された公知技術を組み合わせることによって，相違点に係る本件各発明の構成に容易に想到し得たものであると認めることはできない。
(5)小括


以上のとおり，本件各発明は，本件特許の出願当時，当業者において，乙１発明を主引用例とし，それに乙５装置や乙８公報ないし乙１０公報に記載された公知技術を組み合わせることによって，容易に発明をすることができたものであるということはできないから，本件特許が，一審被告の主張する進歩性欠如の無効理由によって，特許無効審判により無効にされるべきものであるとはいえない。６争点(3)イ（サポート要件違反－本件発明１につき）について(1)一審被告は，本件発明１の特許請求の範囲（請求項１）の記載は，その発明特定事項として，「回転板」と「選別ケーシング」との配置関係が規定されていないから，当業者が，「クリアランスの目詰まりを無くす」という本件発明１の目的にかなう効果を期待できることを本件訂正明細書等の発明の詳細な説明の記載に基づいて認識できる，「共回り防止手段」たる突起物を「選別ケーシング３３の円周端面３３ｂ」に設ける態様のもの（【００２６】，図３，図４）を超える発明を包含するものとなっており，本件発明１はサポート要件を満たさない旨主張する。(2)本件訂正明細書等には，前記１(2)記載のとおり，本件発明１は，「生海苔・海水混合液（生海苔混合液）から異物を分離除去する生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置に関する」（【０００１】）ものであり，「この異物分離機構を備えた生海苔異物分離除去装置としては，特開平８－１４０６３７号の生海苔の異物分離除去装置がある。」（【０００２】）と記載されている。そして，本件訂正明細書等に記載された本件発明１の課題（【０００３】，【０００４】），課題を解決するための手段（【０００５】，【０００６】），発明の実施の形態（【００１９】～【００２１】）及び実施例（【００２３】～【００２６】）によれば，本件発明１は，回転部材（第一回転板）と固定部材（環状枠板部）のクリアランスに生海苔を導入しつつ異物を回転部材による遠心力で円周方向に追いやり，生海苔のみが前記クリアランスを通過するようにした生海苔異物分離除去装置を前提とする発明であることが理解できる。
したがって，特許請求の範囲（請求項１）の「生海苔排出口を有する選別ケーシング，及び回転板，この回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手段，並びに異物排出口をそれぞれ設けた生海苔・海水混合液が供給される生海苔混合液槽を有する生海苔異物分離除去装置において，」との記載から，本件発明１においては，固定部材である「選別ケーシング」と回転部材である「回転板」との間にクリアランスがあることは自明であると認められる。そうすると，請求項１に「クリアランス」との用語が記載されていなくても，本件発明１において「クリアランス」が形成される位置と，「回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手段」である「突起物」が配備される位置との関係は，実質的に請求項１に規定されているといえる。そして，この「クリアランス」が形成される位置と「回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手段」である「突起物」が配備される位置との関係を実質的に規定した請求項１に記載された発明（本件発明１）は，本件訂正明細書等の【００２３】ないし【００２６】，【００２９】，【図１】ないし【図４】等により裏付けられており，発明の詳細な説明に記載したものであると認められる。以上によれば，本件発明１に係る特許請求の範囲の記載が，特許法３６条６項１号の規定する要件を満たさないものであるとはいえない。なお，本件訂正明細書等の記載によれば，「突起物」を「選別ケーシング」の「円周端面」に設けたことと，共回り防止という本件発明の効果は対応しているものといえるから，共回り防止という効果を期待することができないような態様が本件発明１に包含されているとは認められない。
(3)以上のとおり，本件発明１は，発明の詳細な説明に記載したものであると認められるから，サポート要件（特許法３６条６項１号）に違反するということはできない。よって，本件特許が，サポート要件違反を理由に特許無効審判により無効にされるべきものであるとはいえない。
７争点(4)ア（乙５装置に係る事業に基づく先使用権）について(1)当裁判所も，乙５装置の構成について一審被告の主張を前提としても，乙５装置の実施形式に具現された発明は，本件各発明とも，被告装置に係る発明とも，全く異なるものであるというべきであるから，仮に，本件特許の出願の際に，乙５装置に係る事業を実施していたとしても，そのことに基づいて，一審被告が，被告装置に関して本件特許権についての先使用権を有するものとは認められないと判断する。その理由は，次のとおり原判決を補正するほかは，原判決「事実及び理由」の第４の６記載のとおりであるから，これを引用する。ア原判決５９頁１５行目の「前記４(3)ア」を「前記４(1)」と改める。イ原判決６０頁１５行目の「当該隙間を介して生海苔混合液が押し出される」の後に「異物を吸引により第一排水パイプを介して外部へ排出除去する」を加える。ウ原判決６０頁２０行目の「移動することによって，」の後に「当該隙間に詰まった異物を除去し，」を加える。
エ原判決６１頁５行目から６行目の「クリアランスの目詰まりをなくして共回りの発生を防ぐというものである。」を「共回りの発生をなくし，かつクリアランスの目詰まりをなくす等の効果を奏するものである。」と改める。
(2)当審における一審被告の主張について
一審被告は，乙５装置は，「隙間に異物などが詰まることを防止する手段」を設け，この防止手段を「平面視で環状の狭い隙間を生海苔混合液が通過していく方向に対して直交する方向から突起物を衝突させる」という構成にするという技術的思想を具現化したものであり，乙５装置に具現化された技術的思想と本件各発明の，「生海苔の共回りを防止する防止手段」における技術的思想とは同一性を有する旨主張する。


しかし，本件各発明は，固定部材と回転板との間のクリアランスに生海苔を導入しつつ，異物を回転板による遠心力により円周方向に追いやり，生海苔のみがクリアランスを通過するようにした回転板方式を前提とするものであるのに対し，乙５装置は，これとは異なり，異物を吸引により第一排水パイプを介して外部へ排出除去するという方式によるものであって，本件各発明と乙５装置とでは，その前提とする異物分離除去に係る技術的思想（方式）が異なる。さらに，乙５装置において，回転ブラシ筒，その周壁に設けられたブラシは，本件各発明の「回転板」には相当せず，環状鍔と濾筒の上端縁とで形成される隙間は，固定部材と回転板との間に形成されるものでもないし，該隙間内を回転する「Ｌ型金具」は，大異物以外を含んだ生海苔混合液の通路である「隙間」に詰まった異物を単に除去するための手段にすぎず，回転板方式の異物分離除去過程において生じる「回転板の回転とともに回る生海苔の共回り」を防止する手段でもない。
以上のとおり，乙５装置は，回転板方式を前提とするものではないから，そもそも，乙５装置の具体的構成を離れて，濾筒の上端縁と環状鍔との間の隙間を「平面視で環状の狭い隙間」と捉える必然性はない。また，乙５装置は，大異物以外を含んだ生海苔混合液の通路である「隙間」に詰まった異物を単に除去するための手段にすぎず，「生海苔混合液に対して突起物を衝突させる」という技術的思想を具現化したものであるとも認められない。
したがって，乙５装置が，「隙間に異物などが詰まることを防止する手段」を設け，この防止手段を「平面視で環状の狭い隙間を生海苔混合液が通過していく方向に対して直交する方向から突起物を衝突させる」という構成にするという技術的思想を具現化したものであるということはできない。
以上によれば，一審被告の上記主張は理由がない。
８争点(4)イ（甲３１の２発明の実施である事業の準備に基づく先使用権）につ
いて
(1)当裁判所も，甲３１の２発明の実施である事業の準備に基づいて，一審被告が，被告装置に関して本件特許権についての先使用権を有するものとは認められないと判断する。その理由は，次のとおり原判決を補正するほかは，原判決「事実及び理由」の第４の７記載のとおりであるから，これを引用する。ア原判決６５頁４行目から５行目の「クリアランスの目詰まりをなくして共回りの発生を防ぐというものである。」を「共回りの発生をなくし，かつクリアランスの目詰まりをなくす等の効果を奏するものである。」と改める。イ原判決７１頁５行目の「乙１３の３の下部固定盤の設計図」を「乙１３の２の下部固定盤の設計図」と改める。
ウ原判決７１頁１０行目から１１行目の「（乙１５の１ないし３）」を「（乙１５の１・２）」と改める。
エ原判決７１頁２６行目の「（甲３０の１ないし甲３１の４等）」を「（甲３０の１～６，甲３１の１等）」と改める。
(2)当審における一審被告の主張について
ア一審被告は，被告技術的思想Ｂについて即時実施の意図を有し，そのことが客観的に表明されていたことは，証拠（乙１３，３２，４１，４２等）から明らかに認定できる旨主張する。
しかし，Aの陳述書（乙３２，４１）中の甲３１の２発明が平成１０年４月下旬までに完成されたこと，同発明の実施品（ＷＫ－３型Ｒタイプ）の試作機を同年６月６日の展示会に出品したこと及び同月８日に同実施品の最終的な設計図面が完成されたことに関する部分は，いずれも客観的な裏付けを欠くものであり，かつ他の客観的証拠（甲３１の１・２，乙１５の１・２）に照らし，その内容も不自然であるといわざるを得ない。すなわち，原判決が説示するとおり，乙４２の設計図の存在及び乙１５の１・２から認められる一審被告におけるウレタンゴムの仕入れ時期に照らすと，平成１０年６月８日の時点において，乙１３図面中に，上部回転盤，下部固定盤のウレタンゴム板を嵌め込むための溝及びこれらの溝に挿入されるウレタンゴム板の設計図に係る記載が存在したとはにわかに信じ難い。また，甲３１の２発明について特許出願するより前に，一審被告自ら，甲３１の２発明の実施品（ＷＫ－３型Ｒタイプ）の試作機を平成１０年６月６日の展示会に出品し，これを公知のものとするとはにわかに考え難いことに加え，仮に，これが事実であるとすれば，甲３１の２発明について特許出願する際，新規性の喪失の例外の取扱い（特許法３０条２項）を受けるための手続を取るのが通常であると考えられるが，一審被告において，同条３項に定める手続を取ったとの事情もうかがわれない（甲３１の２，弁論の全趣旨）。
したがって，Aの陳述書の上記記載部分をそのままに信用することはできない。そして，本件において，他に，一審被告において，本件特許の出願の際，甲３１の２発明に係る装置を完成させ，その最終的な設計図面を作成するなどして，その発明の実施である事業の準備をしていたことを認めるに足りる証拠はない。イ一審被告は，①甲３１の２発明が平成１０年４月下旬までに完成されたこと，②同発明の実施品（ＷＫ－３型Ｒタイプ）の試作機を同年６月６日の展示会に出品したこと，③同月８日の時点で，甲３１の２発明の構成が記載されている設計図面が存在したこと，④同日の時点で，同実施品の最終的な設計図面が完成されたこと，⑤一審被告は，同月２９日にウレタンゴムを購入する以前から社内にあるウレタンゴム板を使用して甲３１の２発明の量産化の準備に着手していたことなどを主張して，原判決の認定を論難する。
しかしながら，これらの事実を認めるに足りる証拠はない。また，そもそも，甲３１の２発明は，本件各発明とは異なる発明であり，本件各発明の技術的範囲に属する被告装置についても，甲３１の２発明の実施形式に具現化された発明と同一の範囲内のものであるということはできないから，甲３１の２発明について「事業の準備」をしていたと認められるか否かにかかわらず，一審被告が本件特許権について甲３１の２発明に基づく先使用権を有する旨の主張は理由がない。
９小括


(1)以上によれば，①被告装置は本件各発明の技術的範囲に属し，②本件固定リング及び本件板状部材を製造等する行為について，特許法１０１条１号の間接侵害が成立し，③本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるとは認められず，④一審被告が，本件特許権について先使用権を有するとは認められない。したがって，一審被告が，被告装置を製造し，販売し，輸出し，又は販売の申出をすること，並びに，本件固定リング及び本件板状部材を製造し，販売し，又は販売の申出をすることは，本件特許権の侵害に当たる。
(2)そうすると，一審原告は，一審被告に対し，特許法１００条１項に基づき，被告装置の製造，販売，輸出又は販売の申出，並びに，本件固定リング及び本件板状部材の製造，販売又は販売の申出の差止めを求めるとともに，同条２項に基づき，被告装置，本件固定リング及び本件板状部材の廃棄を求めることができる。１０争点(5)（本件各メンテナンス行為に対する差止請求の可否）について(1)本件メンテナンス行為１の差止請求についてア一審原告は，被告装置に対して，本件固定リング又は本件板状部材を取り付ける行為は，被告装置の「生産」（特許法２条３項１号）に該当する旨主張し，原判決別紙メンテナンス行為目録１記載のとおり，「物件目録１記載の「生海苔異物除去機」のいずれかに対して，物件目録２記載の「固定リング」又は物件目録３記載の「板状部材」を取り付ける行為」の差止めを求めている。一審被告が，ユーザーに対して，被告装置の補充部品として，本件固定リング及び本件板状部材を供給し，部品の交換を行っていることは，前提事実のとおり，当事者間に争いがないところ，一審原告は，被告装置に対して，効用を失った本件固定リング又は本件板状部材を，新しい本件固定リング又は本件板状部材に交換する行為を前提に，かかる行為の「生産」該当性を主張するものと解される。よって，本件メンテナンス行為１に係る差止請求には，実質的には，被告装置の本件固定リング又は本件板状部材について，新しい本件固定リング又は本件板状部材に交換する行為の差止請求が含まれているものと解することができる。イ製品について加工や部材の交換をする行為であっても，当該製品の属性，特許発明の内容，加工及び部材の交換の態様のほか，取引の実情等も総合考慮して，その行為によって特許製品を新たに作り出すものと認められるときは，特許製品の「生産」（特許法２条３項１号）として，侵害行為に当たると解するのが相当である。
本件各発明は，前記１(3)のとおり，生海苔混合液槽の選別ケーシングの円周面と回転板の円周面との間に設けられた僅かなクリアランスを利用して，生海苔・海水混合液から異物を分離除去する回転板方式の生海苔異物分離除去装置において，クリアランスの目詰まりが発生する状況が生じ，回転板の停止又は作業の停止を招いて，結果的に異物分離作業の能率低下等を招いてしまうとの課題を解決するために，突起・板体の突起物を選別ケーシングの円周端面に設け（本件発明１），回転板及び／又は選別ケーシングの円周面に設け（本件発明３），あるいは，クリアランスに設けること（本件発明４）によって，共回りの発生をなくし，クリアランスの目詰まりの発生を防ぐというものである。
そして，被告装置においては，前記３(2)のとおり，厚さ数ｍｍ，長方形状の板状である板状部材８（本件板状部材）が，環状固定板４（本件固定リング）の表面４ｂの一部に形成された凹部に嵌め込むようにして取り付けられ，ボルトで固定されており，板状部材８の表面部分が環状固定板４の表面４ｂよりも僅かに突出することにより，「表面側の突出部」を形成し，板状部材８の側面部分が環状固定板４の内周側部分（内周端面）４ａよりも僅かに突出することにより，環状固定板４と回転円板３とで形成された環状隙間Ｃ内に「側面側の突出部」を形成するものであって（被告構成β１及び２），この構成を備えることによって，環状固定板４の内周側面部（内周端面）４ａと回転円板３の側面部（端面）３ａとで形成された環状隙間Ｃに目詰まりが生じることを防止することができるものであると認められ，被告装置の上記構成（被告構成β１及び２）が，本件各発明の構成要件Ｃ「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」に該当する。上記のとおり，本件板状部材は本件固定リングに形成された凹部に嵌め込むように取り付けられて固定されることにより，本件各発明の「共回りを防止する防止手段」（構成要件Ａ３）に該当する「表面側の突出部」，「側面側の突出部」を形成するものであるが，本件固定リング及び本件板状部材は，被告装置の使用（回転円板の回転）に伴って摩耗するから，このような摩耗によって上記突出部を失い，共回り，目詰まり防止の効果を喪失した被告装置は，本件各発明の「共回りを防止する防止手段」を欠き，もはや「共回り防止装置」には該当しない。そうすると，「表面側の突出部」，「側面側の突出部」を失った被告装置について，新しい本件固定リング及び本件板状部材の両方，あるいは，いずれか一方を交換することにより，新たに「表面側の突出部」，「側面側の突出部」を設ける行為は，本件各発明の「共回りを防止する防止手段」を備えた「共回り防止装置」を新たに作り出す行為というべきであり，特許法２条３項１号の「生産」に該当する。
ウ一審被告の主張について
一審被告は，本件各発明における「共回りを防止する防止手段」は，「突起物」であるところの本件板状部材に限られ，本件固定リングは，これに該当しないから，新しい本件固定リングを被告装置に取り付ける行為は，特許法２条３項１号の「生産」に該当しない旨主張する。
しかし，被告装置における「共回りを防止する防止手段」（構成要件Ａ３）は，「表面側の突出部」，「側面側の突出部」であり，これは，本件板状部材が本件固定リングに形成された凹部に嵌め込むように取り付けられて固定されることにより，形成されるものであるから，本件板状部材のみが，単独で「共回りを防止する防止手段」に該当するわけではない。
被告装置においては，上記イのとおり，本件板状部材が，本件固定リングの表面に形成された凹部に嵌め込むようにして取り付けられ，固定されることにより，「表面側の突出部」，「側面側の突出部」を形成するものであるから，被告装置において本件固定リングを交換する行為も，特許法２条３項１号の「生産」に該当するというべきである。
エ上記イのとおり，一審原告は，被告装置において，本件固定リング又は本件板状部材を，新しい本件固定リング又は本件板状部材に交換する行為の差止めを求めることができる。


なお，被告装置において新しい本件固定リング又は本件板状部材を交換する行為は，通常，一審被告による本件固定リング又は本件板状部材の譲渡を伴うものであると解されるから，これらの部材の販売の差止めと重なる部分がある。他方，本件メンテナンス行為１の差止請求に，部品の交換以外の態様で，これらの部材を取り付ける行為の差止めを求める趣旨が含まれているとすれば，そのような行為は実施行為に当たらず，侵害の予防に必要な行為にも当たらないから，当該行為の差止請求を認める根拠はない。
オ以上によれば，一審原告は，一審被告に対し，特許法１００条１項に基づき，前記９の差止めに加え，被告装置のいずれかに対し，本件固定リング又は本件板状部材を取り付ける行為（ただし，部品の交換としての行為に限る。）の差止めを求めることができる。
(2)本件メンテナンス行為２について
ア一審原告は，本件メンテナンス行為２が特許法２条３項１号の「生産」には当たらないことを自認した上で，本件メンテナンス行為２は，本件メンテナンス行為１，すなわち，本件固定リング又は本件板状部材の交換（被告装置への取付行為）の差止めを求めるに際し，特許法１００条２項の「侵害の予防に必要な行為」として，差止請求が認められるべきである旨主張する。
イ特許法１００条２項が，特許権者が差止請求権を行使するに際し請求することができる侵害の予防に必要な行為として，侵害の行為を組成した物の廃棄と侵害の行為に供した設備の除却を例示しているところからすれば，同項にいう「侵害の予防に必要な行為」とは，特許発明の内容，現に行われ又は将来行われるおそれがある侵害行為の態様及び特許権者が行為する差止請求権の具体的内容等に照らし，差止請求権の行使を実効あらしめるものであって，かつ，それが差止請求権の実現のために必要な範囲内のものであることを要するものと解される（最高裁平成１０年(オ)第６０４号同１１年７月１６日第二小法廷判決・民集５３巻６号９５７頁）。ウ本件メンテナンス行為２は，原判決別紙メンテナンス行為目録２記載の行為，すなわち，被告装置に対して，点検，整備，部品の交換，修理を行う行為（ただし，本件メンテナンス行為１を除く。）というものである。本件各発明は，クリアランスを利用した回転板方式の生海苔異物分離除去装置の発明ではなく，その発明を先行技術として，そこに「共回りを防止する防止手段」を設けた「共回り防止装置」を具備することによって，先行技術が有する「共回り」の課題を解決することとした発明である。したがって，被告装置に対して，点検，整備，部品の交換，修理を行うこと（ただし，本件固定リング又は本件板状部材の交換は除く。）により，本件固定リングと回転円板とで形成された環状隙間による異物分離除去機能が維持，発揮されることは，先行技術による効果であって，本件各発明の実施により奏する効果であるとはいえない。
本件メンテナンス行為１（本件固定リング又は本件板状部材の交換）に先立って，被告装置に対する，点検，整備，部品の交換，修理が行われるのが通常であったとしても，本件各発明の上記内容に照らせば，本件固定リング又は本件板状部材の交換の差止請求権の行使を実効あらしめるために，本件固定リング又は本件板状部材の製造，販売及び交換の差止めに加え，異物分離除去機能の維持，発揮のために行われる行為（被告装置に対する，点検，整備，部品の交換，修理）をおよそ差し止めるというのは，差止請求権の実現のために必要な範囲を超える過大な請求であって許されないというべきである。
なお，ユーザーが被告装置を使用することが本件各発明の「実施」に当たり，本件特許権を侵害するものであるとしても，実施行為を行っているのはユーザーであって，一審被告ではない。一審被告が本件メンテナンス行為２を行うことが，ユーザーによる被告装置の使用という実施行為の幇助と評価される余地があるとしても，幇助行為の差止めを認める規定は存在しないから，これを求めることはできない。エ以上によれば，一審原告の本件メンテナンス行為２に係る差止請求は理由がない。
１１争点(6)（一審原告の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権の有無及び額）について
(1)特許法１０２条３項の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」とは，特許権者等が侵害者から得べかりし実施料相当額と解されるから，原則として，侵害品（直接侵害品又は間接侵害品）の売上高を基準とし，そこに，当該特許発明自体の価値や当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献などを斟酌して相当とされる実施料率を乗じて算定するのが相当である。また，不当利得返還請求については，特許法１０２条３項の「受けるべき金銭の額に相当する額」は，上記のとおり，本来，侵害者がその特許発明の実施に当たり特許権者に対して支払うべきであった実施料相当額であるから，侵害者がこれを支払うことなく特許発明を実施した場合は，その実施により，侵害者は同額の利得を得，特許権者は同額の損失を受けたものと評価することができる。したがって，特許法１０２条３項の「受けるべき金銭の額に相当する額」が，不当利得（民法７０３条）における受益者の利得の額に相当し，かつ，権利者の損失の額に相当すると認めるのが相当である。
(2)被告製品の売上高について
本件特許権の設定登録日（平成１９年６月８日）から平成２６年１０月２８日までの間の，被告装置の売上高が１９億７１６４万円であること，本件固定リングの売上高が４２００万１５５０円であること，本件板状部材の売上高が３７８万７６００円であることは，当事者間に争いがない。
(3)受けるべき金銭の額について
ア本件各発明の実施について一審原告が受けるべき金銭の額（特許法１０２条３項）に関し，一審原告は，被告装置，本件固定リング及び本件板状部材のそれぞれの売上高に対して１０％を下らないと主張する。
これに対し，一審被告は，被告装置全体を対象とする本件各発明の実施料率は４％とし，本件各発明の被告装置全体に対する寄与率は１０％とすべきであり，本件固定リングについては，実施料率を４％とし，本件各発明の本件固定リングに対する寄与率は２５％とすべきであり，本件板状部材については，実施料率を４％とし，本件各発明の本件板状部材に対する寄与率は１００％とすべきである旨主張する。イ証拠（甲１１の１・２，甲１２，甲１３の１～３，甲３７の１・２，甲８０の１～５，乙４６～５０）及び弁論の全趣旨によれば，本件について，以下の事情が認められる。


(ア)本件各発明は，前記１(3)のとおり，生海苔混合液槽の選別ケーシングの円周面と回転板の円周面との間に設けられた僅かなクリアランスを利用して，生海苔・海水混合液から異物を分離除去する回転板方式の生海苔異物分離除去装置において，クリアランスの目詰まりが発生する状況が生じ，回転板の停止又は作業の停止を招いて，結果的に異物分離作業の能率低下等を招いてしまうとの課題を解決するために，突起・板体の突起物を選別ケーシングの円周端面に設け（本件発明１），回転板及び／又は選別ケーシングの円周面に設け（本件発明３），あるいは，クリアランスに設けること（本件発明４）によって，共回りの発生をなくし，クリアランスの目詰まりの発生を防ぐというものである。
生海苔混合液槽の選別ケーシングの円周面と回転板の円周面との間に設けられた僅かなクリアランスを利用して，生海苔・海水混合液から異物を分離除去する回転板方式の生海苔異物分離除去装置自体は，本件特許の出願前から公知の技術であって，本件各発明の技術的意義は，従来から公知の装置において，共回りの発生をなくし，クリアランスの目詰まりの発生を防ぐための手段を付加した点にある。被告装置の構成のうち，本件各発明の「共回り防止装置」（構成要件Ｃ）に相当するのは，前記３のとおり，板状部材８が，環状固定板４の表面４ｂの一部に形成された凹部に嵌め込むようにして取り付けられ，ボルトで固定されており，板状部材８の表面部分が環状固定板４の表面４ｂよりも僅かに突出することにより，「表面側の突出部」を形成し，板状部材８の側面部分が環状固定板４の内周側部分（内周端面）４ａよりも僅かに突出することにより，環状固定板４と回転円板３とで形成された環状隙間Ｃ内に「側面側の突出部」を形成する構成部分（被告構成β１及び２）である。
(イ)被告装置の平均販売価格は，機種ごとに異なるものの，概ね３５７万円から７７７万円程度である。これに対し，被告装置において，本件固定リングは，１６２９個で４２００万１５５０円（１個当たり約２万５７８３円），本件板状部材は，２５６９個で３７８万７６００円（１個当たり約１４７４円）である（以上につき，弁論の全趣旨）。
(ウ)生海苔異物分離除去装置の市場では，かつて一審原告，親和製作所及び一審被告が三つ巴で競合していたが，親和製作所は，一審原告から提起された本件特許権に基づく特許権侵害差止等請求事件（東京地裁平成２２年（ワ）第２４４７９号，知的財産高等裁判所平成２４年（ネ）第１００９２号）で敗訴したことに伴い，平成２５年５月，一審原告に対して，本件特許の実施許諾に関し，親和製作所の装置について販売額の５％のライセンス料を支払うことを提案した。しかし，一審原告がライセンス契約の締結自体を拒否したため，その後，平成２５年７月，一審原告と親和製作所との間で，親和製作所の生海苔異物分離除去装置を含む海苔機械関連機器の製造販売に係る営業を一審原告に譲渡することが合意された。なお，上記親和製作所に対する訴訟においては，本件特許権の侵害品とされた親和製作所の製造販売に係る装置についての損害額（特許法１０２条２項）の算定に当たり，装置全体における本件発明３の寄与度が２０％である旨認定された（以上につき，甲１３の１～３，甲８０の１～５）。
(エ)本件訴訟の提起前，一審原告は，一審被告に対し，業務提携等の提案を行っていたが，両者間の協議は成立しなかった。一審原告は，本件各発明の実施品である生海苔異物分離除去装置を製造，販売しており，一審原告は，現在，本件特許権を一審被告に実施許諾する意思を有していない（以上につき，甲１１の１・２，甲１２，甲３７の１・２，乙５０，弁論の全趣旨）。
(オ)被告装置においては，クリアランスの目詰まり対策として，回転円板の周縁をテーパ状にし，回転円板を上下方向に移動可能とすることで，クリアランスの隙間を調整する構造を備えており，この調整構造で隙間を大きくすることによって，目詰まりの発生を一定程度防止することができる。もっとも，隙間を大きくしすぎると，異物分離に支障が生じてしまい，特に，海苔生産シーズン（年のうち５，６か月間）の終盤の「ハタキ」と呼ばれる時期（２週間ないし１か月間）は，海苔の厚く硬い根元部分まで刈り取るために，目詰まりが生じやすくなることから，本件板状部材による目詰まりの防止が有用となる（以上につき，乙４９）。(カ)「実施料率〔第５版〕」（発明協会研究センター編，２００３年。乙４６）においては，「農業・林業・漁業の技術」を含む「他に分類されない製造業・産業の技術」に関する実施料率別契約件数について，最頻値が５％であるとされている。また，「国有特許権等（経済産業省所管）の実施権設定について」（経済産業省技術振興課，平成２１年６月２２日。乙４７）においては，国有特許権等の実施料の設定について採用される実施料率の基準となる率（基準率）を，業種別の売上高試験研究費率とすることとされており，農林水産業における売上高試験研究費率は，３．８８％であるとされている。このほか，「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書～知的財産（資産）価値及びロイヤルティ料率に関する実態把握～本編」（株式会社帝国データバンク，平成２２年３月。乙４８）においては，国内アンケートの結果，「農業」の技術分野における特許権のロイヤルティ料率の平均値が３．０％であったとされている。
ウ受けるべき金銭の額
(ア)被告装置
前記イ(ア)のとおり，本件各発明は，公知の回転板方式の生海苔異物分離除去装置に，共回りの発生をなくし，クリアランスの目詰まりの発生を防ぐための手段を付加した点に技術的意義があるものであって，共回り防止手段に係る構成（共回り防止装置）は，回転板方式の生海苔異物分離除去装置である被告装置のうちの一部にとどまり，また，もともと，従来技術である回転板方式による生海苔異物分離除去装置自体が，異物分離除去機能を発揮するものである。以上のような本件各発明の技術的意義や共回り防止手段に係る構成の被告装置全体における寄与度をはじめとする上記イの諸事情を総合的に斟酌すると，本件各発明の実施に対し受けるべき金銭の額としては，被告装置の売上高の３％が相当である。一審原告は，平成２５年５月，親和製作所から，本件特許の実施許諾に関し，親和製作所の装置について販売額の５％のライセンス料の支払の提案を受けたものの，これを拒否した事実をもって，本件特許の実施料率が，被告装置の売上高の５％を下回る料率は相当でないと主張する。


しかし，前記イ(ウ)及び(エ)の事実によれば，生海苔異物分離除去装置の市場は，当時，一審原告，親和製作所及び一審被告が三つ巴で競合する状況にあり，一審原告は，競合会社である親和製作所に対しては，営業譲渡を，一審被告に対しては，業務提携を提案しており，そもそも，営業譲渡や業務提携を伴わない，単なる本件特許の実施許諾は一切行わない方針であったことがうかがわれる。一審原告の上記ライセンスポリシーに照らすと，親和製作所が提案した，その装置の販売額の５％のライセンス料をもって本件各発明の実施に対し受けるべき金銭の料率を５％以上にすべきものとはいえない。
(イ)本件固定リング及び本件板状部材
本件固定リング及び本件板状部材は，被告装置における共回り防止手段を構成する部材であることからすれば，これらについては，本件各発明の実施に対し受けるべき金銭の額としては，本件固定リング及び本件板状部材の売上高の各１０％が相当である。
(4)一審原告が受けるべき金銭の額
ア被告装置
被告装置の売上高である１９億７１６４万円に，３％を乗じると，一審原告が受けるべき額は，５９１４万９２００円となる。
イ本件固定リング
本件固定リングの売上高である４２００万１５５０円に，１０％を乗じると，一審原告が受けるべき額は，４２０万０１５５円となる。
ウ本件板状部材
本件板状部材の売上高である３７８万７６００円に，１０％を乗じると，一審原告が受けるべき額は，３７万８７６０円となる。
エ小計
本件特許権の設定登録日（平成１９年６月８日）から平成２６年１０月２８日までの間の一審被告による本件各発明の実施について，一審原告が一審被告から受けるべき金銭の額は，上記アないしウの合計額である６３７２万８１１５円となる。
(5)消滅時効について
一審原告は，平成２５年９月１１日に，一審被告に対し，被告装置が本件特許権を侵害するとしてその損害賠償を求める旨の催告をし（甲１１の１・２），その後，当該催告から６か月以内である同年１２月１１日に本件訴訟を提起した。これに対し，一審被告は，平成２６年１２月４日の原審弁論準備手続期日において，一審被告の行為に係る本件特許権侵害の損害賠償請求権について，３年の消滅時効を援用する旨の意思表示をした。
そうすると，本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権は，上記催告から３年を遡る平成２２年９月１０日までの侵害行為に係る分については，時効により消滅したものと認められる（民法１４７条１号，１５３条，７２４条）。前記(4)のとおり，平成１９年６月８日から平成２６年１０月２８日までの間の実施について受けるべき金銭の額は６３７２万８１１５円であるところ，これを期間により按分すると，消滅時効にかかる平成２２年９月１０日までの額が２８１１万１１８０円（６３７２万８１１５円÷２７００日×１１９１日。円未満四捨五入），消滅時効にかからない同月１１日以降の額が３５６１万６９３５円（６３７２万８１１５円÷２７００日×１５０９日。円未満四捨五入）となり，前者の２８１１万１１８０円については，不当利得返還請求権として認容すべきこととなる。
(6)弁護士費用について
一審原告は，本件訴訟の提起・遂行を一審原告訴訟代理人弁護士に委任し，その弁護士費用を支出しているものと認められる。
そして，本件事案の内容，事案の難易，差止請求が認容されていること，損害賠償請求の認容額，訴訟の経緯等，本件に現れた一切の事情を総合考慮すると，一審被告の本件特許権の侵害による不法行為と相当因果関係のある弁護士費用の額は，７００万円と認めるのが相当である。
(7)小括
以上によれば，一審原告は，一審被告に対し，平成２２年９月１０日までの実施行為に係る不当利得の返還請求として２８１１万１１８０円，同月１１日から平成２６年１０月２８日までの実施行為に係る不法行為に基づく損害賠償請求（弁護士費用相当額を含む。）として４２６１万６９３５円の合計７０７２万８１１５円の支払を求めることができる。
なお，これに対する遅延損害金は，上記合計額のうち３０００万円に対しては，一審原告の請求に従い，不法行為後の日であり，かつ催告の翌日である平成２５年９月１２日から起算することとし，残りの４０７２万８１１５円に対しては，損害賠償の対象となる不法行為期間の最終日である平成２６年１０月２８日から起算することとする。
１２結論
以上によれば，一審原告の一審被告に対する請求は，①被告装置の製造，販売，輸出又は販売の申出，本件固定リング及び本件板状部材の製造，販売又は販売の申出，並びに，本件メンテナンス行為１（部品の交換としての行為に限る。）の各差止め，②被告装置，本件固定リング及び本件板状部材の廃棄，③金銭請求のうち７０７２万８１１５円及びうち３０００万円に対する平成２５年９月１２日から，うち４０７２万８１１５円に対する平成２６年１０月２８日から，各支払済みまで年５分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるから，これを認容し，その余は理由がないから棄却すべきである。仮執行及び仮執行免脱については，主文第１の(4)項について仮執行宣言を付すのは相当でなく，また，主文第１の(1)項ないし(3)項，(5)項及び(6)項について仮執行免脱宣言を付すのは相当でない。これと異なる原判決は，一部失当であって，一審原告の本件控訴は一部理由があり，一審被告の本件控訴も本件メンテナンス行為１の差止請求に係る一部について理由があるから，原判決を上記のとおり変更することとして，主文のとおり判決する。なお，当審における一審被告の民訴法２６０条２項に基づく原状回復請求及び損害賠償請求の申立ては，本案判決の仮執行宣言に基づく給付に係る部分が一審被告に有利に変更されないことを解除条件とするものというべきであるところ，上記部分は取り消すことを要しないから，上記申立てについては判断を示さない。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官     髙    部    眞規    子
裁判官     柵    木    澄    子
裁判官     鈴    木    わか    な
（別紙）
本件訂正明細書等図面目録
【図１】
【図２】
【図３】               【図４】


平成２６年２月３日判決言渡
平成２５年(行ケ)第１０１５０号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年１月２０日
判                決
原            告      ノキア     コーポ   レイシ   ョン訴訟代理人弁理士      川守    田      光      紀被            告      特許庁   長官指定代   理人       田      中      庸      介
山      本      章      裕
稲      葉      和      生
堀      内      仁      子
主                文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１原告の求めた判決
特許庁が不服２０１１－２２４９３号事件について平成２５年１月８日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は，進歩性の有無である。
１特許庁における手続の経緯
フィンランド共和国の法人であるノキアモービルフォーンズリミテッドは，平成１２年１２月１４日，名称を「無線ネットワークを経由して無線通信端末間でメッセージ交換セッションを処理するための方法」とする発明につき特許出願（特願２０００－３８０３２８，パリ条約による優先権主張１９９９年１２月１４日，英国，甲６，７）をし，ノキアモービルフォーンズリミテッドは，２００１年１０月１日付けで原告に吸収合併された。原告は，平成２３年１月１１日付けで手続補正をしたが（甲１２），同年８月９日付けで補正却下されるとともに（甲１４）拒絶査定を受けたので（甲１５），同年１０月１９日付けで不服の審判（不服２０１１－２２４９３号）を請求するとともに（甲１６），同日付けで手続補正をした（本件補正，甲１７）。
特許庁は，平成２５年１月８日，本件補正を却下した上で，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同月２８日，原告に送達された。
２本願発明の要旨
(1)補正前発明
本件補正前の本願発明（平成２２年７月２９日付け手続補正書（甲９）の特許請求の範囲の請求項１１，補正前発明）は，以下のとおりである。「無線ネットワークにおけるメッセージ交換セッションに参加しうる無線端末で
あって，
受信した最初のメッセージへの返信のためのテキスト入力を受け取る手段と，前記最初のメッセージと前記返信との両方を含む結合メッセージを生成する手段
と，
前記結合メッセージを受信する少なくとも１つの端末を特定する手段と，前記特定した端末へ，前記結合メッセージを送信する手段と，を備える，無線端末。」
(2)補正発明
本件補正後の本願発明（平成２３年１０月１９日付け手続補正書（甲１７）の特許請求の範囲の請求項１１，補正発明）は，以下のとおりである。「無線ネットワークにおけるチャットセッションに参加しうる無線端末であって，受信した最初のメッセージへの返信のためのテキスト入力を受け取る手段と，前記最初のメッセージと前記返信との両方を含む結合メッセージを生成する手段
と，
前記結合メッセージを受信する少なくとも１つの端末を特定する手段と，前記特定した端末へ，前記結合メッセージを送信する手段と，を備える，無線端末。」
３審決の理由の要点
審決は，「補正発明は特開平１０－２０７７９４号公報（引用例，甲１）に記載された発明及び周知技術に基づいて容易に発明できたものであるから，特許法２９条２項の規定により，特許出願の際独立して特許を受けることができない。」，「補正前発明も同様の理由により，当業者が容易に発明をすることができたものである。」と判断した。
審決が上記判断の前提として認定した引用例に記載された発明（引用発明），並びに補正発明と引用発明との一致点及び相違点は，以下のとおりである。
(1)引用発明
「電子メールを送受信する携帯型端末であって，
返信のための送信文を入力する手段と，
受信したメール文に前記返信のための送信文を付加して返答メールを作成する手
段と，
前記返答メールの受信先を指定する手段と，
前記指定した受信先へ，前記返答メールを送信する手段と，を備える，携帯型端末。」
(2)引用発明との一致点及び相違点
＜一致点＞
「ネットワークにおけるメッセージ交換を行う端末であって，受信した最初のメッセージへの返信のためのテキスト入力を受け取る手段と，前記最初のメッセージと前記返信との両方を含む結合メッセージを生成する手段
と，
前記結合メッセージを受信する少なくとも１つの端末を特定する手段と，前記特定した端末へ，前記結合メッセージを送信する手段と，を備える，端末。」
＜相違点＞
ａ）上記「ネットワーク」及び「端末」に関し，補正発明は「無線ネットワーク」及び「無線端末」であるのに対し，引用発明は「無線」であることが明示されていない点。
ｂ）上記「メッセージ交換を行う」に関し，補正発明は「チャットセッションに参加しうる」ものであるのに対し，引用発明は「電子メールを送受信する」ものである点。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（引用発明の認定の誤り）
審決は，引用例（甲１）の段落０００１～０００６及び図１６～１８に上記引用発明が記載されていると認定する。ここに記載されている事項は，要するに，図１８に表示されている電子メールを「小さい表示画面」（段落０００５）に表示させたら図１９のようになるということである。しかし，この「２０桁１３行の表示画面」が「携帯型情報端末等の」ものであるとは記載されていない。図１９は，単に「状態を示す図である」なのであって，「小さい表示画面」に表示させたときの様子を例示するにすぎない。
また，審決は，「返答のための送信文を入力する手段及び受信したメール文に返答のための送信文を付加してメール文を作成する手段を有することは明らかである。」と認定しているが，引用例の段落０００１～０００６にはそのような手段は明示的には記載されていない。仮に示唆されていたとしても，どのような主体が当該手段を「有する」のかも明らかではない。引用例の段落０００１～０００６は，受信した電子メールに対する返信メールを書くときの様子とその問題点を，物理的要素をあまり特定せずに説明しており，審決が認定するような「手段」は特に記載されていないと思われる。したがって，そのような「手段」を「有する」ことも不明である。


審決は，「上記引用例に記載された電子メールの表示及び作成に関する手段は，携帯型端末に備えられることが記載されていると認められ」と認定しているが，審決の引用した箇所には「携帯型端末」も記載されていなければ，「電子メールの表示及び作成に関する手段」も記載されているとは認め難い。さらに，審決は，「当該携帯型端末は，電子メールを送受信する以上，上記受信したメール文に返答のための送信文を付加して作成された返答メールの受信先を指定する手段，該返答メールを送信する手段を有することは明らかである」と認定しているが，上記のとおり，審決の引用した箇所には「携帯型端末」は記載されておらず，その要素としての「受信したメール文に返答のための送信文を付加して作成された返答メールの受信先を指定する手段，該返答メールを送信する手段」も記載されていない。
このように，審決における引用例の記載事項の理解は誤っており，その誤った理解に基づいて認定された「引用発明」も，引用例に記載されたものではない。審決が認定した携帯型端末は，引用例に記載されたものではない。審決は，引用例に記載されていない発明に基づいて補正発明の想到容易性を判断しており，特許法２９条２項の適用を誤っている。
２取消事由２（一致点・相違点の認定の誤り）
(1)仮に，上記引用発明が引用例に記載されているとしても，審決の「引用発明の「受信したメール文」，「返信のための送信文」と補正発明の「受信したメッセージ」，「返信のためのテキスト」とは，実質的な差異はない。」との記載は誤りである。
「引用発明」は，「電子メールを送受信する携帯型端末」であるから，引用発明の「受信したメール文」「返信のための送信文」は，いずれも電子メールシステムにより取扱い可能なメール文である。一方，補正発明は，「チャットセッションに参加しうる無線端末」であるから，その「受信したメッセージ」「返信のためのテキスト」は，いずれもチャットのシステムが取扱い可能なメッセージやテキストである。これらは技術的に異なるものであり，「実質的な差異はない。」との審決の認定は誤りである。
これらは，文字情報を含むという点で共通性を有するが，電子メールとチャットとは技術的に異なる技術である。前述のように，「チャット」には，リアルタイムのコミュニケーションであるということと，チャットを提供するシステムに予め「参加」する必要があるという特徴があり，これらは電子メールにはない特徴である。電子メールシステムは，チャットシステムのように，おしゃべりのような手軽さでリアルタイムにメッセージをやりとりできるようには作られていない。このような用途・機能の違いに応じて，「チャット」を提供するためのシステムの構成も，電子メールとは異なっている。
本願明細書には，ショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）を用いて実現する方法（段落００１６～００３５等）と，チャット機能を提供するサーバを用いて実現する方法（段落００３６～００３９等）とが記載されている。ＳＭＳとは，携帯電話と携帯電話ネットワークとの問で接続維持のために常にやり取りしている信号を利用して，メッセージの送受信を行う技術である。電子メールとは異なり，携帯電話が圏内にあるときには常に信号のやり取りが行われているので，リアルタイムでメッセージを送受信する目的に適している。ＳＭＳによりメッセージを送信するときには，よく知られているように，相手の電話番号を指定してメッセージを送信する（本願明細書段落００１７等）。
本願明細書段落００３６に記載のサーバによる実装例では，チャット参加者の１人がチャット・サーバヘメッセージを送信すると，チャット・サーバはそれを他のチャット参加者に転送する。この実施例でも，メッセージの送信にはＳＭＳが利用されている。
一方，「引用発明」の電子メールは，その宛先がｘｘｘｘｘ＠ｘｘｘｘｘｘ．ｃｏ．ｊｐのような形式で表されるものであり，このような形式で表された宛先を扱うには，メールサーバのみならず，ＤＮＳサーバと呼ばれる名前解決サーバの協力も必要となる。送受信に使われるプロトコルも，例えばＳＭＳとは大きく異なっている。
このように，「引用発明」の電子メールと，補正発明が関連するチャットとは，用途・機能・構成とも，かなり異なっている。
したがって，「電子メールを送受信する携帯型端末」である引用発明の「受信したメール文」「返信のための送信文」と，「チャットセッションに参加しうる無線端末」である補正発明の「受信したメッセージ」「返信のためのテキスト」とは異なるものであり，これを「実質的な差異はない。」とした審決の認定は誤りである。(2)同様の理由により，審決が，「引用発明の「返信のための送信文を入力する手段」と補正発明の「受信した最初のメッセージへの返信のためのテキスト入力を受け取る手段」とは，実質的な差異はない」，「ハ．引用発明の「受信したメール文に前記返信のための送信文を付加して返答メールを作成する手段」，「返答メール」と補正発明の「最初のメッセージと前記返信との両方を含む結合メッセージを生成する手段」，「結合メッセージ」とは，実質的な差異はない。」，「引用発明の「返答メールの受信先を指定する手段」，「指定した受信先へ，前記返答メールを送信する手段」と補正発明の「結合メッセージを受信する少なくとも１つの端末を特定する手段」，「特定した端末へ，前記結合メッセージを送信する手段」とは，実質的な差異はない。」と認定したことも誤りである。(3)仮に，引用例に「引用発明」が開示されているとしても，補正発明との相違点としては，審決に認定されているａ），ｂ）の他に，次のｃ），ｄ）が認定されるべきである。
ｃ）引用発明の「メッセージ」は電子メールのメッセージであるのに対し，補正発明のメッセージはチャットセッションのメッセージである点。ｄ）「受信した最初のメッセージへの返信のためのテキスト入力を受け取る手段」「前記最初のメッセージと前記返信との両方を含む結合メッセージを生成する手段」「前記結合メッセージを受信する少なくとも１つの端末を特定する手段」「前記特定した端末へ，前記結合メッセージを送信する手段」が，引用発明では電子メールを「～受け取る手段」「～生成する手段」「～特定する手段」「～送信する手段」であるのに対し，補正発明ではチャットセッションのメッセージを「～受け取る手段」「～生成する手段」「～特定する手段」「～送信する手段」である点。
すなわち，「メッセージ」や「～手段」との文字表現に差異がなかったとしても，これらの技術的な中身は違う。
このように，審決で認定された引用発明が仮に引用例に開示されているとしても，審決は，引用発明と補正発明との相違点を看過し，これらの相違点についての進歩性を評価せずに結論を導くという誤りを犯している。
３取消事由３（想到容易性の判断の誤り）
(1)相違点ｂ）について
ア審決は，「…「チャット」は…「周知例２」…に記載されるように周知技術であり，周知例２には受信したメッセージに返事を付加して返信メールを作成し，返信先に送信することも記載され…ていることから，引用発明の「端末」を「チャット」を行うものとすることは，周知技術に基づいて適宜なし得ることである。」と認定・判断する。


しかし，審決がいう周知例２（甲３）は，チャットについて何ら記載していない。１９１頁に記載の「ネットスケープ・メッセンジャー」は，チャットのためのソフトウェアではなく，電子メールのためのソフトウェアである。審決は，「メッセンジャーはチャットの一種と認められる」と認定しているが，誤解である。したがって，「周知例２には受信したメッセージに返事を付加して返信メールを作成し，返信先に送信することも記載され」ていることは事実としても，それは通常の電子メールについての記載であり，引用例の段落０００２～０００４に既に記載されている事項にすぎない。してみると，周知例２の存在は，相違点ｂ）の想到容易性の判断において，根拠も示唆も与えない。
イ審決は，「…「チャット」は…周知技術であり…周知例１には文字入力手段および文字表示手段を備えたチャット（実時間文字通信）を行う移動体通信端末は，電子メールの送受信を行うことができることも記載されていることから，引用発明の「端末」を「チャット」を行うものとすることは，周知技術に基づいて適宜なし得ることである。」と認定・判断する。
しかし，たとえ周知技術であるとしても，それを付加することが当業者に常に想到容易であるというわけではない。世の中にある膨大な周知技術の中から特定の一つを選択することを容易と判断するには，そのような選択がなされ得る示唆や動機付けが明らかとされるべきである。
引用例の中には，「チャット」という言葉や「チャット」に関する事項は，記載されておらず，「チャット」機能を付加することを示唆する事項は含まれていない。審決がいう周知例１（甲２）には，確かに，「移動体通信端末１００には，パソコン通信の電子メイルや実時間文字通信サービスをハンドリングするための機能，例えば，電子メイルハンドラ１０１と実時間文字通信ハンドラ１０２とが実装」されているとの記載がある（段落００３２）。しかし，この記載は，移動体通信端末一般について，電子メールをサポートする機能とチャットをサポートする機能との両方を備えることが周知であることを示したものではない。そして，「実時間文字通信サービスをハンドリングするための機能」を引用発明に付加することの技術的動機のようなものも，引用例にも周知例１にも何ら含まれていない。引用例に記載される技術的課題は，「電子メールの引用部を表示するときに，引用部が長い場合は電子メールの一覧性を損なう恐れがある」（段落０００５）であり，その解決手段は，「特定の記号が含まれていると判断されたすべての行の内容を所定の規則に従って縮小して表示する」（段落０００９）である。周知例１に記載される技術的課題は，「必要な機器の全てを携帯し，それぞれを接続して使うのは，不便であると共に，使用可能な場所が制限される」（段落０００９）であり，その解決手段は，「公衆電話網を介して所定のデータ通信系への接続を可能とするプログラムを搭載したメモリを設けたこと」（段落００１２）である。周知例１の「実時間文字通信サービスをハンドリングするための機能」は，引用例においても，周知例１においても課題解決に何の役割も果たしていない。
このように，引用例のみならず周知例１においても，「引用発明」にチャット機能を付加することを示唆する事項は含まれていない。
したがって，チャットが周知技術であり，周知例１に実時間文字通信および電子メール機能を搭載する移動体通信端末が記載されていたとしても，審決が「引用発明の「端末」を「チャット」を行うものとすることは，周知技術に基づいて適宜なし得ることである」と判断したことは，誤りである。
(2)相違点ｃ），ｄ）について
引用発明と補正発明との対比においては，上記相違点ｃ），ｄ）が認定されるべきであるが，引用例の中にも周知例１の中にも（また審決が引用する他の文献の中にも），引用発明にチャット機能を具備させることについて，何らかの示唆を与えるものは存在しない。
また，相違点ｄ）の手段のうち，特にチャットのメッセージに関して，「前記最初のメッセージと前記返信との両方を含む結合メッセージを生成する手段」を開示している文献は存在しない。審決が指摘する周知例２には，チャットに関する事項は記載されていない。
したがって，上記相違点ｃ），ｄ）を「引用発明」に具備させることは，当業者に想到容易であった事項ではない。
(3)まとめ
このように，審決が認定する引用発明が仮に引用例に記載されていたとしても，審決が認定する相違点ｂ）を引用発明に具備させることは当業者に想到容易であった事項ではなく，また，審決が看過した相違点ｃ），ｄ）を具備させることも想到容易ではなかったので，補正発明は，当業者が引用発明及び周知技術に基づいて容易にできたものではなかった。
したがって，審決の，「補正発明は上記引用例に記載された発明及び周知技術に基づいて容易に発明できたものであるから，特許法第２９条２項の規定により，特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。」との判断は誤りである。
第４被告の反論
１取消事由１（引用発明の認定の誤り）に対して
原告は，審決に記載した引用例（甲１）の段落０００１～０００６及び図１６～１８には，審決において，「引用発明」として認定した「携帯型端末」は記載されておらず，この認定は誤りである旨主張する。
しかし，引用例の段落０００１～０００６の記載を参酌すると，「電子メールの表示方法」に関するものであること（段落０００１），「受信した電子メールを引用しながら返答メールを作成している」こと（段落０００４）が記載されており，さらに，「・・・携帯型情報端末等の比較的小さい表示画面に電子メールの内容を表示する場合は，・・・」（段落０００５）と記載され，携帯端末や電子メールの技術常識を踏まえれば，「携帯型情報端末」における「電子メールの表示」や「受信した電子メールを引用しながら返答メールを作成」する構成を読み取れることは明らかである。
また，引用例には，「・・・携帯型情報端末を使用して送信メールを作成する場合においても・・・」（段落０００７）とも記載され，「携帯型情報端末」において送信メールを作成する場合について言及されていることから，引用例の段落０００１～０００６及び図１６～１８は，電子メールの機能を有する「携帯型端末」に係る構成が記載されているに等しいものである。
さらに，当該携帯端末や電子メールの技術常識を踏まえれば，電子メールの機能を有する「携帯型端末」が，受信したメール文に返答するメール文を送信する時に，受信先（送信先）を指定すること，及び，メール文を送受信するための手段を有することは当然のことであるから，審決において，引用例の段落０００１～０００６及び図１６～１８から「引用発明」を認定したことに誤りはなく，原告の主張には理由がない。


２取消事由２（一致点・相違点の認定の誤り）に対して(1)原告は，引用発明の電子メールと補正発明が係るチャットは技術的に異なるものであって，その用途・機能・構成とも異なることから，「電子メールを送受信する携帯型端末」である引用発明の「受信したメール文」「返信のための送信文」と，「チャットセッションに参加しうる無線端末」である補正発明の「受信したメッセージ」「返信のためのテキスト」とは異なるものであり，これを「実質的な差異はない。」とした審決の認定は誤りである旨主張する。しかし，原告が主張する電子メールとチャットの技術的相違は，電子メールとチャットのデータ送受信プロトコル，サーバの構成，転送時間等，メッセージ（又は，メール文）データを送受信するための構成の相違のことであって，受信したメッセージ（又は，メール文）を表示し，返答を作成するようなデータの作成あるいは編集に関しては，送信する前又は受信した後の情報処理であるから，電子メールのメール文であってもチャットのメッセージであっても，テキストデータの情報処理としての差異はなく，原告の主張するような差異は認められない。なお，電子メールのメッセージ（又は，メール文）データの作成あるいは編集手段をチャットにも利用することは，一般的にもよく行われていることである（乙１～３参照）。
そして，審決では，引用発明の「受信したメール文」「返信のための送信文」と，補正発明の「受信したメッセージ」「返信のためのテキスト」が「実質的な差異はない。」とするに際しては，相違点ｂ）として，「・・・補正発明は「チャットセッションに参加しうる」ものであるのに対し，引用発明は「電子メールを送受信する」ものである点。」と記載し，引用発明と補正発明が，「電子メール」と「チャット」という点で相違していることを認定しているのであるから，そのような前提で，審決が「引用発明の「受信したメール文」，「返信のための送信文」と補正発明の「受信したメッセージ」，「返信のためのテキスト」とは，実質的な差異はない。」としたことに誤りはなく，原告の主張には理由がない。「電子メールとチャットとが異なるシステムである以上，・・・実質的な差異はないといえるものではない。」とする原告の主張について同様である。(2)原告は，審決が認定した「引用発明」と，補正発明との相違点ａ），ｂ）の他に，ｃ）（引用発明の「メッセージ」は電子メールのメッセージであるのに対し，補正発明のメッセージはチャットセッションのメッセージである点。），ｄ）（「受信した最初のメッセージへの返信のためのテキスト入力を受け取る手段」「前記最初のメッセージと前記返信との両方を含む結合メッセージを生成する手段」「前記結合メッセージを受信する少なくとも１つの端末を特定する手段」「前記特定した端末へ，前記結合メッセージを送信する手段」が，引用発明では電子メールを「～受け取る手段」「～生成する手段」「～特定する手段」「～送信する手段」であるのに対し，補正発明ではチャットセッションのメッセージを「～受け取る手段」「～生成する手段」「～特定する手段」「～送信する手段」である点。）が認定されるべきであると主張する。
しかし，審決では，相違点ｂ）として，引用発明と補正発明が，「電子メール」と「チャット」という点で相違することを認定し，その想到容易性の判断において，原告主張の相違点ｃ），ｄ）についても実質的に判断しているのであるから，上記ｃ），ｄ）を更に認定しなければならないものではなく，原告の主張に理由はない。３取消事由３（想到容易性の判断の誤り）に対して(1)原告は，「周知例２（甲３）１９１頁に記載の「ネットスケープ・メッセンジャー」は，チャットとは何ら関係のないソフトウェアである。」，「引用例のみならず周知例１においても，「引用発明」にチャット機能を付加することを示唆する事項は含まれていない。」などとして，「審決が「引用発明の「端末」を「チャット」を行うものとすることは，周知技術に基づいて適宜なし得ることである」と判断したことは，誤りである。」と主張する。
しかし，携帯型端末側でメッセージ（又は，メール文）データを受信した後，当該受信したメッセージ（又は，メール文）を表示し，受信したメッセージ（又は，メール文）の返答を作成することに関しては，電子メールのメール文もチャットのメッセージもテキストデータとして差異はなく，テキストデータの情報処理としての差異が認められないことは，取消事由２について反論したとおりである。そして，補正発明は，チャットを行う端末であること以上に，メッセージを処理する各手段がチャット特有のものであることを特定するものとも認められない。一方で，本件出願の優先日当時，チャットは，審決に記載した周知例にも記載されるように，一般に広く知られていた技術であり，当業者にとって，電子メールもチャットもメッセージ交換の技術として，周知のものであった。さらに，電子メールにおけるメール文の作成あるいは編集等の手段をチャットにおいても利用することは，一般的によく行われていたことである（乙１～３参照。）。すると，引用例に「チャット」に関する事項が記載されていないとしても，引用例の段落０００２の記載から，引用発明が電子メールの有効性及び即時性を高めるためのものと分かり，このような目的はチャットにおいても当てはまることは自明であるから，電子メール及びチャットに関する周知事項を踏まえれば，引用発明のメッセージを処理する各手段をチャットに転用する程度のことは，適宜なし得ることであり，補正発明は，引用発明を周知のチャットを行う端末に転用したものともいえる。
したがって，審決において，「引用発明の「端末」を「チャット」を行うものとすることは，周知技術に基づいて適宜なし得ることである」と判断したことに誤りはなく，原告の主張は失当である。
(2)原告は，「上記相違点ｃ），ｄ）を「引用発明」に具備させることは，当業者に想到容易であった事項ではない。」と主張する。しかし，取消事由２についてと同様であって，相違点ｃ），ｄ）を更に認定しなければならないというものでもなく，審決においては，相違点ｂ）の想到容易性として実質的に判断しているから，原告の主張に理由はない。(3)原告は，「審決が認定する相違点ｂ）を引用発明に具備させることは当業者に想到容易であった事項ではなく，また，審決が看過した相違点ｃ），ｄ）を具備させることも想到容易ではなかったので，補正発明は，当業者が引用発明及び周知技術に基づいて容易にできたものではなかった。」として，独立特許要件違反による補正却下の判断は誤りであり，その判断に基づいて審決が補正前発明に基づいて特許法２９条２項を適用するという誤りを犯している旨主張する。しかし，上記のとおり，相違点ｂ）についての判断について，誤りはなく，また，相違点ｃ），ｄ）を更に認定しなければならないというものでもないので，審決において，補正発明についての判断に誤りはなく，補正前発明に基づいて特許法２９条２項を適用することにも誤りはないので，原告の主張に理由はない。第５当裁判所の判断
１取消事由１（引用発明の認定の誤り）について
(1)引用発明について


ア引用例（甲１）の，「電子メールの表示方法に関する」（段落０００１）及び「返答メール作成操作をすると，図１７に示すように引用部（図１８の内容）には各行の先頭に引用識別子として“>”の記号が付加されている。また，図１８は送信者がこの返答メールを引用しながらさらに送信文を作成している状態を示す図である。」（段落０００４）との記載，並びに図１６～図１９の記載からみて，引用例には，電子メールの返答メールの作成操作をすると，受信したメール文が引用され，受信したメール文に返信のための送信文を付加して返答メールを作成することが記載されている。
そして，電子メールの送受信機能を備えた装置には，送信文を入力する手段が備えられること，受信したメール文を引用した返答メールの作成には，受信したメール文に返答のための送信文を付加してメール文を作成する手段を用いることなどは，いずれも，引用例の上記記載が前提とする技術常識的事項と認められる。イまた，引用例には，「特に，携帯型情報端末等の比較的小さい表示画面に電子メールの内容を表示する場合は，電子メール全体を表示することはできない。図１９は２０桁１３行の表示画面に図１８に示す電子メール全体を表示させた状態を示す図である。」（段落０００５），「また，携帯型情報端末を使用して送信メールを作成する場合においても・・・」（段落０００７）と記載されており，引用例の上記記載が，電子メールの送受信機能を備え，比較的小さい表示画面の携帯型情報端末の存在を前提とすることは明らかである。
そして，段落０００５～０００８は，そのような携帯型情報端末における発明が解決しようとする課題を記載するものであるから，図１９の「２０桁１３行の表示画面」についても，携帯型情報端末が備える「比較的小さい表示画面」を意味するものと把握することができる。
ウすると，審決が「引用例の記載及び図面並びにこの分野の技術常識を考慮」した上で，引用例には，前記第２の３(1)の引用発明が記載されていると認定した点に誤りはない。
(2)原告の主張について
原告は，「段落０００５・・・この「２０桁１３行の表示画面」が「携帯型情報端末等の」ものであるとは記載されていない。」旨主張する。しかし，上記(1)に判示したとおり，引用例の上記各記載を総合的に考慮すれば，図１９の「２０桁１３行の表示画面」についても，携帯型情報端末が備える「比較的小さい表示画面」として把握することができる。
原告は，「審決は・・・「返答のための送信文を入力する手段及び受信したメール文に返答のための送信文を付加してメール文を作成する手段を有することは明らかである。」と認定しているが・・・そのような手段は明示的には記載されていない。・・・従ってそのような「手段」を「有する」ことも不明である。」旨主張する。
しかし，上記(1)に判示したとおり，引用例には，電子メールの表示方法に関するものであること（段落０００１），受信した電子メールを引用しながら返答メールを作成すること（段落０００４）が記載されており，また，電子メールの送受信機能を備えた装置には，送信文を入力する手段が備えられること，受信したメール文を引用した返答メールの作成には，受信したメール文に返答のための送信文を付加してメール文を作成する手段を用いることなどは，いずれも，引用例の上記記載が前提とする技術常識的事項と認められるから，引用例に明記されていなくとも，引用発明が当該手段を有するものと認定したことに誤りはない。よって，原告の主張には，いずれも理由がない。
２取消事由２（一致点・相違点の認定の誤り）について
(1)補正発明について
本願明細書（甲７）の発明の詳細な説明の記載によれば，補正発明は，通信ネットワークにおける無線通信端末間のメッセージの処理において，メッセージ交換セッション処理のアプリケーションを備えている無線通信端末に関するものであり（段落０００１，０００６），この端末のソフトウェア・アプリケーションは，メッセージに対して応答するための手段を含み，その応答手段はテキストを入力するための手段と，受信メッセージ・テキストに対して前記テキスト入力を追加するための手段とを含む（段落０００６）。そして，ユーザが送信すべきテキストを入力すると，新しいテキストの後に「古い」テキストを自動的に単純に追加することによって，表示されるテキストの中にチャットの完全な履歴が含められる（段落００２９）。
さらに，補正発明の好適な実施形態は，ショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）に基づいているが，ＳＭＳメッセージの使用に必ずしも基づいている必要はなく，チャット・サーバにおいてＳＭＳメッセージに変換され，普通のチャット・メッセージとしてチャット参加者に転送されるＥメールを含んでいてもよい（段落００１６）とされる。
(2)審決の認定について
審決は，［対比・判断］の冒頭で「「電子メール」も「チャット」も「メッセージ交換」の一種といえるので，引用発明の「電子メールを送受信する」と補正発明の「無線ネットワークにおけるチャットセッションに参加しうる」とは，いずれも「ネットワークにおけるメッセージ交換を行う」という点で一致し」と認定している。
確かに，「「電子メール」も「チャット」も「メッセージ交換」の一種といえる」ことは技術常識であり，また，引用発明の「電子メール」と補正発明の「チャット」は，テキストデータとして共通するとともに，受信する端末を特定して送信される点においても共通する。そして，引用発明の「電子メール」と，補正発明の「チャット」の相違に関しては，審決は，相違点ｂ）として「「メッセージ交換を行う」に関し，補正後の発明は「チャットセッションに参加しうる」ものであるのに対し，引用発明は「電子メールを送受信する」ものである点」を認定した上で，その判断を行っている。したがって，審決の一致点・相違点の認定に誤りはない。(3)原告の主張について
原告は，引用発明の電子メールと，「補正発明」のチャットとは，用途・機能・構成とも異なっているから，補正発明と引用発明との相違点として，審決が認定した相違点の他に，相違点ｃ）（引用発明の「メッセージ」は電子メールのメッセージであるのに対し，本件補正発明のメッセージはチャットセッションのメッセージである点。），ｄ）（「受信した最初のメッセージへの返信のためのテキスト入力を受け取る手段」「前記最初のメッセージと前記返信との両方を含む結合メッセージを生成する手段」「前記結合メッセージを受信する少なくとも１つの端末を特定する手段」「前記特定した端末へ，前記結合メッセージを送信する手段」が，引用発明では電子メールを「～受け取る手段」「～生成する手段」「～特定する手段」「～送信する手段」であるのに対し，補正発明ではチャットセッションのメッセージを「～受け取る手段」「～生成する手段」「～特定する手段」「～送信する手段」である点。）を認定すべきであると主張する。


平成２５年２月２７日判決言渡
平成２４年（行ケ）第１０２２８号審決取消請求事件
平成２５年１月１６日口頭弁論終結
判                決
原            告        株式会   社ミク   ニ訴訟代理人弁理士        山      本      敬      敏被            告        特許庁   長官指定代   理人          田      村      嘉      章同                      槙      原              進同                      氏      原      康      宏同                      芦      葉      松      美
主                文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が不服２０１１－１４８５０号事件について平成２４年５月８日にした審決を取り消す。
第２争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
原告は，平成１３年５月１６日，発明の名称を「オイルポンプ及び潤滑装置」とする発明について，特許出願（特願２００１－１４６０７３。平成１４年１１月２７日出願公開，特開２００２－３３９８７４。以下「本願」という。）をしたが，平成２３年３月３１日付けで拒絶査定を受けたので，同年７月１１日，これに対する不服の審判（不服２０１１－１４８５０号事件）を請求するとともに，手続補正書を提出した（以下「本件補正」という。）。
特許庁は，平成２４年５月８日，本件補正を却下した上，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「審決」という。）をし，その謄本は，同月２８日に原告に送達された。
２特許請求の範囲
(1)本件補正に基づく本願の特許請求の範囲の請求項１の記載は次のとおりであり，下線部が補正部分である（甲２－１。以下，この発明を「本願補正発明」という。）。本件補正に基づく本願の特許請求の範囲，発明の詳細な説明及び図面（甲２－１，２）を総称して「本願補正明細書」ということがある。「【請求項１】潤滑油を吸入する吸入口と，吸入した潤滑油を圧縮して吐出する吐出口とを備えたオイルポンプであって，前記吐出口から潤滑油を吐出する以前に，前記吸入口から吸入されて圧縮された状態にある空気混入の潤滑油を排出する空気混入潤滑油排出口を設けた，ことを特徴とするオイルポンプ。」(2)本件補正前の出願当初の願書に添付された特許請求の範囲の請求項１の記載は次のとおりである（甲２－３。以下，この発明を「本願発明」という。）。「【請求項１】潤滑油を吸入する吸入口と，吸入した潤滑油を圧縮して吐出する吐出口とを備えたオイルポンプであって，前記吐出口から潤滑油を吐出する以前に，前記吸入口から吸入された潤滑油に混入した空気を排出するための空気排出口を設けた，ことを特徴とするオイルポンプ。」
３審決の理由
(1)別紙審決書写しのとおりである。要するに，①本願補正発明は，特開平９－２０３３０８号公報（甲１。以下「引用例」という。）に記載された発明であるから特許法２９条１項３号に該当し特許出願の際独立して特許を受けることができず，あるいは，本願補正発明は，引用例記載の発明（以下「引用発明」という。引用例記載の発明にかかるオイルポンプの内部の構成を示す断面図は，別紙２の図１のとおりである。），及び，引用例の示唆に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものと認められるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができず，本件補正は，平成１８年法律第５５号改正附則３条１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法１７条の２第５項の規定において準用する同法１２６条５項の規定に違反するので，同法１５９条１項において読み替えて準用する同法５３条１項の規定により却下を免れない，②本願発明を構成する事項の全てを含み，更に他の事項を付加したものに相当する本願補正発明が，引用例に記載された発明であり，あるいは，引用発明，及び，引用例の示唆に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，本願発明も同様の理由により引用例に記載された発明であり，あるいは，引用発明，及び，引用例の示唆に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，本願発明は特許法２９条１項３号，あるいは，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないというものである。
(2)上記判断に際し，審決が認定した引用発明の内容並びに本願補正発明と引用発明との一致点及び相違点は，以下のとおりである。
ア引用発明の内容
オイルを吸入する吸入側のポート９と，吸入したオイルを加圧して吐出する吐出側のポート３とを備えたトロコイドポンプ型のオイルポンプＰであって，加圧過程中に，前記吸入側のポート９から吸入されて加圧された極く僅かの圧油及び吸い込まれた空気を排出する空気抜き穴８を最も吐出側のポート３に近い位置に形成した，トロコイドポンプ型のオイルポンプＰ。
イ一致点
潤滑油を吸入する吸入口と，吸入した潤滑油を圧縮して吐出する吐出口とを備えたオイルポンプであって，加圧工程中に，前記吸入口から吸入されて圧縮された状態にある空気混入の潤滑油を排出する空気混入潤滑油排出口を設けた，オイルポンプ。
ウ相違点
空気混入の潤滑油を排出する時期に関し，本願補正発明では，「吐出口から潤滑油を吐出する以前」であるのに対し，引用発明では加圧過程中であるが，「吐出口から潤滑油を吐出する以前」であるとは特定されていない点。
第３当事者の主張
１審決の取消事由に係る原告の主張
審決には，本願補正発明の認定判断の誤り（取消事由１），引用発明の認定判断の誤り，一致点の認定判断の誤り及び相違点の看過（取消事由２），容易想到性判断及び作用効果の認定の誤り（取消事由３）があり，これらの誤りは審決の結論に影響を及ぼすから，審決は違法として取り消されるべきである。(1)本願補正発明の認定判断の誤り（取消事由１）審決は，本願補正発明の「吐出口から潤滑油を吐出する以前に，・・・空気混入の潤滑油を排出する空気混入潤滑油排出口」との構成について，「吐出口から潤滑油を吐出する以前に，・・・排出するとは，『圧縮行程』において空気混入潤滑油排出口から排出が行われること意味するものと解される。さらに，『吐出行程』において排出を行うか否かは特定されていないといわざるを得ない。・・・『吐出口から潤滑油を吐出する以前』とは，圧縮行程を意味するものと解される」として，相違点は実質的な相違点とはいえない旨と判断した。


しかし，本願補正明細書の特許請求の範囲の請求項１の「吐出口から潤滑油を吐出する以前に，・・・空気混入の潤滑油を排出する空気混入潤滑油排出口」との記載は，同項の「吐出する以前に・・・排出する」との文言，発明の詳細な説明の段落【００２７】，【００２８】及び図９の各記載から，吐出動作よりも前において排出動作を行う空気混入潤滑油排出口（３１ｄ）であり，言い換えれば，空気混入潤滑油排出口（３１ｄ）が，吐出口（３１ｃ）からの吐出動作（吐出行程）よりも前において，空気混入潤滑油の排出動作（排出行程）を行うように形成されたものであって，吐出動作（吐出行程）中にも空気混入潤滑油を排出するものではない，すなわち，空気混入潤滑油排出口（３１ｄ）による排出動作（排出行程）の終りが吐出動作（吐出行程）よりも前であることを明確に規定するものと理解すべきである。したがって，本願補正発明について，「『吐出行程』において排出を行うか否かは特定されていない」との審決の判断は誤りである。また，本願補正明細書の特許請求の範囲の請求項１，発明の詳細な説明の段落【００２７】，【００２８】及び図９の記載から，本願補正発明は，ポンプ行程が，吸入行程，圧縮及び排出行程，圧縮及び吐出行程からなるものであることは明らかである。したがって，本願補正発明が「排出行程」を含むことを無視し，「吐出口から潤滑油を吐出する以前」とは，圧縮行程を意味するものとした審決の判断は誤りである。
以上のことから，相違点は実質的な相違点とはいえないとした審決の判断は，誤った本願補正発明の認定に基づくものである。
(2)引用発明の認定判断の誤り，一致点の認定判断の誤り及び相違点の看過（取消事由２）
審決は，引用例の段落【００１１】の記載は，「加圧過程中のみに排出し，吐出工程中に空気混合の潤滑油を排出しないことにより排出量を少なくすることを示唆しているといえる」として，上記第２の３(2)アのとおり，引用発明を認定し，引用発明の「加圧過程中に，吸入側のポート９から吸入されて加圧された極く僅かの圧油及び吸い込まれた空気を排出する空気抜き穴８を最も吐出側のポート３に近い位置に形成した」態様と，本願補正発明の「吐出口から潤滑油を吐出する以前に，吸入口から吸入されて圧縮された状態にある空気混入の潤滑油を排出する空気混入潤滑油排出口を設けた」態様とは，「加圧工程中に，吸入口から吸入されて圧縮された状態にある空気混入の潤滑油を排出する空気混入潤滑油排出口を設けた」との概念で共通するとして，これを一致点と認定した。
しかし，審決には，引用発明の認定判断を誤り，一致点の認定判断を誤った結果，相違点を看過した誤りがある。すなわち，
ア引用発明における空気抜き穴８がどのような作用をなすものかは，引用例の段落【００１１】に「加圧過程中に空気抜き穴から空気を速やかに排出することができ，」と記載され，加圧過程中に排出動作を行うとはいえるが，排出動作がどの時点で終了するか（又は吐出動作との関係においてどの範囲まで及ぶのか）は明確に記載されていない。なお，同段落の記載は，可能な限り吐出中における排出を抑えるために，空間Ｓを介して吐出側のポート３と連通する空気抜き穴８の穴径を小さくするというものであり，吐出側のポート３による吐出動作（吐出行程）よりも前に空気抜き穴８による排出動作（排出行程）を行わせる構成を示すものではない。一方，引用例の段落【００２５】及び図１（ａ）の記載によれば，「吐出側のポート３と空気抜き穴８とは，空間Ｓ（すなわち加圧室）を介して連通するように形成された構成」が示されている。特に，「最も吐出側のポート３に近い位置に・・・空気抜き穴８が形成されている。」との積極的な記載からも明らかなように，空気抜き穴８が空間Ｓに連通する構成となっており，回転方向において各ポート３，９から外れた位置で，かつ，吐出側のポート３に近い位置に形成されており，空間Ｓが吐出側のポート３と連通して吐出する際に，空気抜き穴８からも排出する構成となっている。すなわち，引用発明のオイルポンプＰは，吸入動作（吸入行程）→加圧及び吐出動作（加圧及び吐出行程）を行うものであり，空気抜き穴８による排出動作は，加圧過程（加圧行程）中だけでなく，吐出側のポート３からの吐出動作（排出行程）中にも行われる，言い換えれば，排出動作（排出行程）と吐出動作（吐出行程）とは独立しておらず同時に行われるものである。そうすると，引用発明は，「オイルを吸入する吸入側のポート（９）と，吸入したオイルを加圧して吐出する吐出側のポート（３）とを備えたトロコイドポンプ型のオイルポンプ（Ｐ）であって，吐出側のポート（３）から吐出する際（吐出動作中）にも排出するべく，ポンプ外側に連通する空気抜き穴（８）を形成した，ことを特徴とするオイルポンプ。」と認定されるべきであり，審決の引用発明の認定判断には誤りがある。
イまた，上記アを前提とするならば，本願補正発明の「空気混入潤滑油排出口」は，上記(1)のとおり，吐出口から潤滑油を吐出する以前に排出動作を行う，すなわち，排出動作が終了した後に吐出動作が行われるものであるのに対して，引用発明の「空気抜き穴（８）」は，吐出側のポート（３）から吐出する際にも排出動作を行う，すなわち，吐出動作と排出動作が同時に行われる」ものであるから，両者は顕著に相違する。
また，本願補正発明は，上記(1)のとおり，排出動作（排出行程）と吐出動作（吐出行程）とを分けて独立させるために，特に「排出動作の終り」のタイミングを重要視しているのに対して，引用発明は，排出動作（排出行程）の終りのタイミングについて何ら言及も示唆もしていない。
さらに，本願補正発明は，上記(1)のとおり，「ポンプ行程が，吸入行程，圧縮行程，排出行程，吐出行程からなり，吸入し→圧縮しつつ排出し→圧縮しつつ吐出する」（本願補正明細書の特許請求の範囲の「吸入，圧縮，吐出，吐出する以前の排出」との文言，段落【００２７】，【００２８】及び図９の記載）ものであるのに対して，引用発明は，「ポンプ行程が，吸入行程，加圧行程，吐出行程からなり，吸入し→圧縮しつつ吐出及び排出する」（引用例の段落【００２４】，【００２５】）ものである点で，両者は顕著に相違している。
そうすると，本願補正発明の「空気混入潤滑油排出口を設けた」態様と，引用発明の「空気抜き穴８を最も吐出側のポート３に近い位置に形成した」態様は，相違点として認定されるべきである。
ウしたがって，審決は，引用発明の認定判断及び一致点の認定判断を誤った結果，相違点を看過したものであり，この相違点は実質的な相違点であるから，審決の誤りは結論に影響を及ぼす。


(3)容易想到性判断及び作用効果の認定の誤り（取消事由３）審決は，「（原告が主張するように，）『吐出時と同時に（吐出行程中に）空気混合の潤滑油を排出するものでないことが，明確に記載されて』いるとしても，・・・引用発明において，引用例の示唆を踏まえて，上記相違点に係る本願補正発明の構成とすることは，当業者にとって設計事項にすぎないといえることとから，格別なものとは認められない」，「本願補正発明の全体構成により奏される作用効果も，引用発明，及び，引用例の示唆から当業者が予測し得る範囲内のものにすぎない」旨判断した。
しかし，引用例には，「最も吐出側のポート３に近い位置に・・・空気抜き穴８が形成されている。」との積極的な記載及び図１の記載，すなわち，空間Ｓ（加圧室）が吐出側のポート３と連通して吐出する際に空間Ｓ（加圧室）は空気抜き穴８にも連通する構成が開示されているものの，吐出側のポート３が空間Ｓ（加圧室）と連通する前に，空気抜き穴８を閉鎖するような構成については，何ら開示されておらず，言及も示唆もなされていない。そして，上記(2)アのとおり，引用発明のオイルポンプＰは，吸入動作（吸入行程）→加圧及び吐出動作（加圧及び吐出行程）を行うものであり，空気抜き穴８による排出動作は，加圧過程（加圧行程）中だけでなく，吐出側のポート３からの吐出動作（排出行程）中にも行われるのであるから，「引用例の【００１１】における・・・との記載は，加圧過程中のみに排出し，吐出工程中に空気混合の潤滑油を排出しないことにより排出量を少なくすることを示唆しているといえる。」とする審決は誤りである。したがって，引用発明において，引用例の示唆を踏まえて，相違点に係る本願補正発明の構成とすることが，当業者にとって設計事項であるとはいえない。また，引用発明のように「吐出動作時に排出動作も行う」と，吐出量にバラツキを生じ安定した供給が行えないおそれがあるが，本願補正発明では「吐出動作時に排出動作を行わない」構成としたため，「吸入された潤滑油の量よりも少ない量の潤滑油を予め設定して，その予め設定された少ない量の潤滑油を安定して吐出させることができる」という，引用発明では得られない（内在する）作用効果を奏するものであり，それ故に「混入空気量の極めて少ない潤滑油を種々の潤滑領域に圧送できるとともに，外付けオイルタンク及び配管，さらにはオイル落ち防止のチェックバルブ等を削除することができるため，装置の簡略化，低コスト化等を行うことができる。」という作用効果を奏するものである。
したがって，本願補正発明の全体構成により奏される作用効果も，引用発明，及び，引用例の示唆から当業者が予測し得る範囲内のものとはいえない。よって，上記審決の判断は誤りである。
２被告の反論
原告の主張する取消事由は，以下のとおり理由がなく，審決に取り消されるべき違法はない。
(1)取消事由１（本願補正発明の認定判断の誤り）に対し原告は，審決が，本願補正発明について「『吐出行程』において排出を行うか否かは特定されていない」，本願補正発明が「排出行程」を含むことを無視し，「吐出口から潤滑油を吐出する以前」とは，圧縮行程を意味するものと判断したことは誤りであり，相違点は実質的な相違点とはいえないとした審決の判断は，誤った本願補正発明の認定に基づくものである旨主張する。
アしかし，本願補正明細書の特許請求の範囲には，吐出動作中に空気混入の潤滑油を排出しないこと，言い換えると，排出動作の終わりが吐出動作よりも前であることは特定されておらず，吐出動作中に空気混入の潤滑油を排出することは除外されていない。
すなわち，特許請求の範囲には「吐出口から潤滑油を吐出する以前に，・・・空気混入の潤滑油を排出する空気混入潤滑油排出口を設けた」と記載されるが，これは，「吐出口から潤滑油を吐出する以前」の状態として，空気混入潤滑油排出口が，空気混入の潤滑油を「排出する」態様（構成）であることを特定するものであって，「吐出口から潤滑油を吐出する以後」の状態，すなわち，吐出開始後の空気混入潤滑油排出口の態様（構成）について特定するものではなく，「空気混入の潤滑油を排出する」ことが「終わる」こと，すなわち，「排出動作の終わり」について特定するものでもない。


また，本願補正明細書の発明の詳細な説明には，「本発明に係るオイルポンプ」の実施形態が記載されるところ，「一の実施態様」においては，「吐出口から潤滑油を吐出する以前」の状態について，先ずポンプ室が空気混入潤滑油排出口１１ｄと連通し始めること（【００１８】）が明らかであり，図３（ｄ）に示す状態は，空気混入潤滑油排出口１１ｄと吐出口１１ｃとが共に潤滑油が満たされた領域（図３の斜線部），すなわちポンプ室と同時に連通しているから，先ずポンプ室が空気混入潤滑油排出口１１ｄと連通し始め，続いてポンプ室が空気混入潤滑油排出口１１ｄと吐出口１１ｃとに同時に連通する状態となるものと解される。この状態では，空気混入の潤滑油の排出と吐出動作とが同時に行われ，吐出動作中に空気混入の潤滑油を排出しないとはいえないので，吐出動作中でも空気混入の潤滑油を排出できると解される。そうすると，この実施形態では，吐出動作前に先ず空気混入の潤滑油を排出し，続いて吐出動作が始まり，吐出動作中にも空気混入の潤滑油を排出するものといえる。「他の実施形態」では，「吐出口から潤滑油を吐出する以前」の状態について，先ずポンプ室の空気混入潤滑油排出口２２ｄが通路２１ｄ´と連通し始めること（【００２４】）が明らかであり，図５（ｄ）に示す状態は，通路２１ｄ´と連通した空気混入潤滑油排出口２２ｄと吐出口２１ｃとが共に潤滑油が満たされた領域（図５の斜線部），すなわちポンプ室と同時に連通しているから，先ずポンプ室の空気混入潤滑油排出口２２ｄが通路２１ｄ´と連通し始め，続いてポンプ室が空気混入潤滑油排出口２２ｄと連通した通路２１ｄ´と吐出口２１ｃとに同時に連通する状態となるものと解される。この状態では，空気混入の潤滑油の排出と吐出動作とが同時に行われるから，吐出動作中に空気混入の潤滑油を排出しないとはいえず，吐出動作中でも空気混入の潤滑油を排出できると解される。そうすると，この実施形態では，吐出動作前に先ず空気混入の潤滑油を排出し，続いて吐出動作が始まり，吐出動作中にも空気混入の潤滑油を排出するものといえる。一方，原告の指摘する段落【００２７】，【００２８】は，「さらに他の実施形態」に関するものであるが，上記「一の実施形態」及び「他の実施形態」と同様に，吐出動作前に先ず空気混入の潤滑油を排出するものと理解できる（【００２７】）。「さらに他の実施形態」は，あくまでも複数ある実施形態のひとつであって，上記「一の実施形態」及び「他の実施形態」と区別されるものではないから，その構造から，本願補正発明を，「排出動作の終わりが吐出動作よりも前である」構成と限定することはできない。
したがって，本願補正発明は，吐出動作中に空気混入の潤滑油を排出する構成をも含み得るものと解すべきであり，本願補正発明は「吐出動作（吐出行程）中にも空気混入潤滑油を排出するものではなく，排出動作（排出行程）の終わりが吐出動作（吐出行程）よりも前である」と限定する原告の主張は誤りである。イまた，審決は，本願補正発明と引用発明との相違点を，空気混入の潤滑油を排出する時期と認定しているから，空気混入の潤滑油を排出する「排出行程」自体を無視するものではない。そして，その行程の時期が吐出口から潤滑油を吐出する以前であるので，吐出動作前の圧縮行程中であることは，最大吸入状態後であって吐出動作開始前は，ポンプ室の容積を収縮する圧縮行程中であることから明らかである。
したがって，本願補正発明に係る「吐出口から潤滑油を吐出する以前とは，圧縮行程を意味するものと解される」との審決の判断には誤りはない。(2)取消事由２（引用発明の認定判断の誤り，一致点の認定判断の誤り及び相違点の看過）に対し
原告は，①引用発明は，「オイルを吸入する吸入側のポート（９）と，吸入したオイルを加圧して吐出する吐出側のポート（３）とを備えたトロコイドポンプ型のオイルポンプ（Ｐ）であって，吐出側のポート（３）から吐出する際（吐出動作中）にも排出するべく，ポンプ外側に連通する空気抜き穴（８）を形成した，ことを特徴とするオイルポンプ。」と認定されるべきであり，審決の引用発明の認定判断には誤りがある，②本願補正発明の「空気混入潤滑油排出口を設けた」態様と，引用発明の「空気抜き穴８を最も吐出側のポート３に近い位置に形成した」態様は，相違点として認定されるべきであるとして，審決は，引用発明の認定判断及び一致点の認定判断を誤った結果，相違点を看過したものである旨主張する。
ア上記①の主張に対し
(ｱ)原告の主張は，審決における予備的な判断に対するものであって，審決に示した独立特許要件の判断に影響しない。
(ｲ)また，引用例の段落【００２５】の記載によれば，引用発明は，密閉された空間Ｓ内に空気抜き穴８のみ連通させること（すなわち，この状態では，吸入側と吐出側の各ポート３，９は隠れており，空間Ｓに連通していない），吐出側のポート３が連通する前に，空気抜き穴８が連通することが明らかであり，そのように連通することで，「加圧過程中に空気抜き穴から空気を速やかに排出することができ」（【００１１】）るものである。空気抜き穴８は最も吐出側のポート３に近い位置に形成されていることから，空気抜き穴８が密閉された空間Ｓ内に連通する時点では加圧過程中であることも自明である。そして，吐出過程までに，空気抜き穴８からの空気（空気混入の潤滑油）の排出が充分でなければ，結果として，吐出側のポート３から空気（空気混入の潤滑油）が吐出されることになり，空気抜き穴８としての機能が担保できないことになる。したがって，引用発明は，密閉された空間Ｓ内に空気抜き穴８のみ連通させた状態，すなわち，空気抜き穴８の連通時点（加圧過程）で空気を速やかに排出するように構成されたものといえ，特に吐出過程においてまで空気を積極的に排出しなければならないものではなく，原告が主張するような吐出側のポート３から吐出する際（吐出動作中）にも排出するべくしたものとはいえない。
さらに，引用例の段落【００１１】に記載された，特に「極く僅かの圧油がクランク室へリークするだけであるため，オイルポンプの性能に支障が生じる程に低下させることはない。換言すれば，この空気抜き穴は，オイルポンプの吐出量に対してオイルポンプ機能を失わない又エンジンの不調を起こさない程度のものとなっている。」ことは，空気を速やかに排出することに加え，圧油の極く僅かのリークだけで，吐出に支障がないようにすることを意味し，吐出中のリーク，すなわち排出は当然吐出に幾ばくかの支障があるから，可能な限り吐出中の排出を抑える，ひいては排出しないようにすることを示唆しているといえる。以上のとおり，審決の引用発明の認定判断に誤りはない。
イ上記②の主張に対し


上記②の原告の主張は，本願補正発明に関する原告の誤った解釈に基づくものであり（上記(1)のとおり），その前提が誤っているから，失当である。(3)取消事由３（容易想到性判断及び作用効果の認定の誤り）に対し原告は，引用発明において，引用例の示唆を踏まえて，相違点に係る本願補正発明の構成とすることが，当業者にとって設計事項であるとはいえない，また，本願補正発明の全体構成により奏される作用効果も，引用発明，及び，引用例の示唆から当業者が予測し得る範囲内のものにすぎないとはいえない旨主張する。しかし，上記(1)，(2)のとおり，本願補正発明の認定判断，引用発明の認定判断，及び一致点及び相違点の認定判断に誤りはなく，本願補正発明は，引用例に記載された発明であるから特許法２９条１項３号に該当し，特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
また，仮に，原告主張のように，本願補正発明が「排出動作が終了した後に吐出動作が行われる」ものであると解釈されるとしても，上記(2)アのとおり，引用発明は，特に，吐出行程においてまで空気を積極的に排出しなければならないものではなく，引用例は，吐出行程中に空気混合の潤滑油を排出しないようにすることを示唆するものであるから，吐出動作までに排出動作を終了させること，すなわち，排出動作が終了した後に吐出動作が行われるものとすることに格別の困難性はなく，審決の認定，判断に誤りはない。
したがって，原告の主張は理由がない。
第４当裁判所の判断
１取消事由１（本願補正発明の認定判断の誤り）について原告は，本願補正発明の「吐出口から潤滑油を吐出する以前に，・・・空気混入の潤滑油を排出する空気混入潤滑油排出口」との構成は，空気混入潤滑油排出口による排出動作（排出行程）の終りが吐出動作（吐出行程）よりも前であることを明確に規定するものと理解すべきであるから，審決が，本願補正発明について「『吐出行程』において排出を行うか否かは特定されていない」と判断したこと，また，本願補正発明が「排出行程」を含むことを無視し，「吐出口から潤滑油を吐出する以前」とは，圧縮行程を意味するものであると判断したことは，いずれも誤りであり，したがって，相違点は実質的な相違点とはいえないとした審決の判断は，誤った本願補正発明の認定に基づくものである旨主張するので，以下，検討する。
(1)認定事実
本願補正明細書には，次の記載がある。ア   特許請求の範囲の請求項１の記載は，上記第２の２の(1)のとおりである。
イ発明の詳細な説明
【０００１】【発明の属する技術分野】本発明は，内燃機関（エンジン）等の潤滑油（オイル）を吸入して圧送するオイルポンプ及び潤滑装置に関し，特に，エンジンの下部にオイルパンを持たないドライサンプ式のエンジンに適用されるオイルポンプ及び潤滑装置に関する。
【０００３】【発明が解決しようとする課題】ところで，上記ドライサンプ式の潤滑系においては，潤滑用オイルポンプ７の他に，搬送用オイルポンプ３，外付けのオイルタンク５及び配管４，６が必要である。また，長時間に亘って使用しない場合に，オイルタンク５から潤滑油が落ちるのを防止するべく，チェックバルブ８等を追加する必要がある。それ故に，これらの部品を配置するだけのスペースを必要とし，又，コストの増加を招く。
【０００４】本発明は，上記の点に鑑みて成されたものであり，その目的とするところは，圧送される潤滑油への空気の混入をできるだけ抑制あるいは防止できると共に，オイルタンク及び配管等の部品を削除して，構造の簡略化，低コスト化等を図れるオイルポンプ及び潤滑装置を提供することにある。【０００５】【課題を解決するための手段】本発明のオイルポンプは，潤滑油を吸入する吸入口と，吸入した潤滑油を圧縮して吐出する吐出口とを備えたオイルポンプであって，上記吐出口から潤滑油を吐出する以前に，上記吸入口から吸入されて圧縮された状態にある空気混入の潤滑油を排出するための空気混入潤滑油排出口を設けた，ことを特徴としている。この構成によれば，ドライサンプ式のエンジンの場合，クランクケース下部に溜まった潤滑油がオイルストレーナを介して吸入口から吸い上げられると，続いて圧縮され，そして吐出される前に，空気混入潤滑油排出口から混入した空気及び潤滑油の一部が排出され，残りの潤滑油が吐出口から吐出されて，種々の潤滑領域に向けて圧送される。このように，外付けのオイルタンク等を用いることなく，圧送用のオイルポンプだけで，混入した空気を排除することができる。
【００１１】また，本発明の潤滑装置は，潤滑油を吸引する吸引口を有するオイルストレーナと，オイルストレーナの下流側に配置されて潤滑油を吸入する吸入口と吸入した潤滑油を圧縮して吐出する吐出口とを有するオイルポンプとを備えて潤滑油を圧送する潤滑装置であって，上記オイルストレーナとオイルポンプとの間の通路には，オイルストレーナから吸引された空気を排出するための空気排出口を設け，上記オイルポンプには，吐出口から潤滑油を吐出する以前に吸入口から吸入されて圧縮された状態にある空気混入の潤滑油を排出する空気混入潤滑油排出口を設けた，ことを特徴としている。この構成によれば，オイルストレーナから空気混じりの潤滑油が吸引されると，オイルポンプの吸入口に吸入される前に，先ず通路に設けられた空気排出口から少なくとも一部の混入空気が分離して排出される。そして，潤滑油が吸入口から吸入されると続いて圧縮され，そして吐出される前に，空気混入潤滑油排出口から混入した空気及び潤滑油の一部が排出され，残りの潤滑油が吐出口から吐出されて，種々の潤滑領域に向けて圧送される。このように，オイルポンプの上流側とオイルポンプにおいて，混入した空気を排除するため，空気の混入量が極めて少ない潤滑油を種々の潤滑領域に圧送することができる。【００１３】【発明の実施の形態】以下，本発明の実施の形態について，添付図面を参照しつつ説明する。図１は，本発明に係るオイルポンプを組み込んだ潤滑系を示すブロック図であり，図２（ａ），（ｂ）及び図３は，オイルポンプの概略構成及び動作を説明するための断面図である。・・・
【００１７】次に，オイルポンプ１０の動作について，図３に基づき説明する。尚，図３においては，空気の混入した潤滑油の吸入及び圧縮，空気及び一部の潤滑油の排出，潤滑油の吐出動作を行なう行程を，一つのポンプ室にて示し，又，潤滑油が満たされた領域を斜線にて示す。先ず，インナーロータ１３及びアウターロータ１２が時計回りに回転することにより，図３（ａ）に示すように吸入口１１ｂから潤滑油を吸入し始め，さらに回転することにより図３（ｂ）に示すように潤滑油をさらに吸入する。


【００１８】そして，図３（ｃ）に示すように，潤滑油が最大に吸入された状態から，続いて圧縮行程に入り，図３（ｄ）に示すように，先ずポンプ室が空気混入潤滑油排出口１１ｄと連通し始め，混入した空気及び潤滑油の一部が空気混入潤滑油排出口１１ｄから通路１１ｄ´を通って排出される。さらに，インナーロータ１３及びアウターロータ１２が時計回りに回転すると，空気混入潤滑油排出口１１ｄは閉鎖されて，図３（ｅ）に示すように，残りの潤滑油が吐出口１１ｃから吐出されて，種々の潤滑領域に向けて圧送される。
【００１９】ここで，吐出口１１ｃから吐出される潤滑油の最大容積は，図３（ｃ）に示すように，前の行程で圧縮された潤滑油Ｓの領域となる。実際には，インナーロータ１３とアウターロータ１２との協働作用により，４個のポンプ室が連続して，空気の混入した潤滑油の吸入及び圧縮，空気及び一部の潤滑油の排出，潤滑油の吐出動作を行なっている。
【００２０】図４及び図５は，本発明に係るオイルポンプの他の実施形態を示すものである。・・・
【００２３】次に，オイルポンプ２０の動作について，図５に基づき説明する。尚，図５においては，空気の混入した潤滑油の吸入及び圧縮，空気及び一部の潤滑油の排出，潤滑油の吐出動作を行なう行程を，一つのポンプ室にて示し，又，潤滑油が満たされた領域を斜線にて示す。先ず，インナーロータ１３及びアウターロータ２２が時計回りに回転することにより，図５（ａ）に示すように吸入口２１ｂから潤滑油を吸入し始め，さらに回転することにより，図５（ｂ）に示すように潤滑油をさらに吸入する。
【００２４】そして，図５（ｃ）に示すように，潤滑油が最大に吸入された状態から，続いて圧縮行程に入り，図５（ｄ）に示すように，先ずポンプ室の空気混入潤滑油排出口２２ｄが通路２１ｄ´と連通し始め，混入した空気及び潤滑油の一部が空気混入潤滑油排出口２２ｄから通路２１ｄ´を通って排出される。さらに，インナーロータ１３及びアウターロータ２２が時計回りに回転すると，図５（ｅ）に示すように，残りの潤滑油が吐出口２１ｃから吐出されて，種々の潤滑領域に向けて圧送され，空気混入潤滑油排出口２２ｄは円筒面２１ａにより閉鎖される。尚，実際には，インナーロータ１３とアウターロータ２２との協働作用により，４個のポンプ室が連続して，空気の混入した潤滑油の吸入及び圧縮，空気及び一部の潤滑油の排出，潤滑油の吐出動作を行なっている。
【００２５】図６ないし図９は，本発明に係るオイルポンプのさらに他の実施形態を示すものである。・・・
【００２６】ここで，図６に示すように，空気混入潤滑油排出口３１ｄ及び通路３１ｄ´は，鉛直方向において吐出口３１ｃよりも上方に設けられかつ所定距離だけ隔てて形成されているため，空気の分離がより効率良く行なわれる。また，インナーロータ１３及びアウターロータ１２の一側面１３ａ，１２ａ側にのみ吸入口３１ｂ，通路３１ｂ´，吐出口３１ｃ，通路３１ｃ´，空気混入潤滑油排出口３１ｄ，通路３１ｄ´が設けられているため，オイルポンプ３０自体の薄幅化が行なえる。【００２７】次に，オイルポンプ３０の動作について，図９に基づき説明する。尚，図９においては，空気の混入した潤滑油の吸入及び圧縮，空気及び一部の潤滑油の排出，潤滑油の吐出動作を行なう行程を，一つのポンプ室にて示し，又，潤滑油が満たされた領域を斜線にて示す。先ず，インナーロータ１３及びアウターロータ１２が時計回りに回転して吸入口３１ｂから潤滑油を吸入し，図９（ａ）に示すように潤滑油を最大に吸入した状態に至ると，続いて圧縮行程に入り，図９（ｂ）に示すように，先ずポンプ室が空気混入潤滑油排出口３１ｄに連通し始める。そして，この状態から，図９（ｃ）に示す状態を通過し，図９（ｄ）に示すように空気混入潤滑油排出口３１ｄが閉鎖されるまでの間に，混入した空気及び潤滑油の一部が空気混入潤滑油排出口３１ｄから通路３１ｄ´を通って排出される。【００２８】さらに，インナーロータ１３及びアウターロータ１２が時計回りに回転すると，図９（ｅ）に示すように，残りの潤滑油はさらに圧縮されつつ吐出口３１ｃから吐出され始め，図９（ｆ）に示すように潤滑油が完全に吐出されて，種々の潤滑領域に向けて圧送され，その後吐出口３１ｃは閉鎖される。尚，実際には，インナーロータ１３とアウターロータ１２との協働作用により，４個のポンプ室が連続して，空気の混入した潤滑油の吸入及び圧縮，空気及び一部の潤滑油の排出，潤滑油の吐出動作を行なっている。
ウ図３，図５，図９は，別紙１のとおりである。
(2)判断
ア上記(1)   認定の事実によれば，本願補正明細書の特許請求の範囲の請求項１には，吐出口から潤滑油を吐出する以前に，吸入口から吸入されて圧縮された状態にある空気混入の潤滑油を排出する空気混入潤滑油排出口が設けられていることは特定されているが，吐出口からの潤滑油の吐出以降の行程については，空気混入の潤滑油の排出を行うか否かについて記載されていない。そうすると，当業者が，請求項１の記載から，本願補正発明が，吐出口から潤滑油を吐出する以前に上記排出口により空気混入の潤滑油の排出を完了して，吐出口から潤滑油を吐出する以降は，空気混入の潤滑油の排出を行わないものであると，一義的に明確に理解することはできない。


そこで，本願補正明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌すると，上記(1)認定の事実によれば，本願補正発明の課題（目的）は，「圧送される潤滑油への空気の混入をできるだけ抑制あるいは防止できる・・・オイルポンプ及び潤滑装置を提供することにある」（【０００４】）というのであるから，本願補正発明は，吐出口から吐出される潤滑油への空気の混入をできるだけ抑制あるいは防止することを目的としていることが認められるが，この目的は，単に吐出口からの吐出される潤滑油に空気ができるだけ混入しないようにすれば達せられるから，本願補正発明が，吐出口から潤滑油を吐出し始めた以降の行程においては空気混入の潤滑油の排出を行わないものであるか否かは，この記載のみからは判断できない。また，発明の詳細な説明には，発明の実施の形態が記載されるところ，「本発明の実施の形態」，「本発明に係るオイルポンプ」として段落【００１３】ないし【００１９】，【図１】ないし【図３】に記載されるオイルポンプは，「圧縮行程に入り，・・・先ずポンプ室が空気混入潤滑油排出口１１ｄと連通し始め，混入した空気及び潤滑油の一部が空気混入潤滑油排出口１１ｄから通路１１ｄ´を通って排出される。さらに，インナーロータ１３及びアウターロータ１２が時計回りに回転すると，空気混入潤滑油排出口１１ｄは閉鎖されて，図３（ｅ）に示すように，残りの潤滑油が吐出口１１ｃから吐出され」る（【００１８】）。すなわち，空気及び潤滑油の一部が空気混入潤滑油排出口から排出されている状態から，インナーロータ及びアウターロータが回転して（所要の時間経過して），潤滑油が吐出口から吐出されるようになるので，吐出口から潤滑油を吐出する以前に，吸入口から吸入されて圧縮された状態にある空気混入の潤滑油を排出する空気混入潤滑油排出口を設けたオイルポンプであるといえる。また，このオイルポンプは，図３(d)に示される状態において，空気混入潤滑油排出口１１ｄへの空気混入の潤滑油の排出と吐出口１１ｃへの吐出動作とが同時に行われているから，吐出動作中に空気混入の潤滑油を排出しないものとはいえず，吐出動作中でも空気混入の潤滑油を排出できると解される。同様に，「本発明に係るオイルポンプの他の実施の形態」として段落【００２０】ないし【００２４】，【図４】，【図５】に記載されるオイルポンプも，空気及び潤滑油一部が空気混入潤滑油排出口から排出されている状態から，インナーロータ及びアウターロータが回転して（所要の時間経過して），潤滑油が吐出口から吐出されるようになるので（【００２４】），吐出口から潤滑油を吐出する以前に，吸入口から吸入されて圧縮された状態にある空気混入の潤滑油を排出する空気混入潤滑油排出口を設けたオイルポンプであるといえる。また，図５(d)に示される状態において，空気混入潤滑油排出口２２ｄへの空気混入の潤滑油の排出と吐出口２１ｄへの吐出動作とが同時に行われているから，吐出動作中でも空気混入の潤滑油を排出できるオイルポンプであるといえる。そして，段落【００１３】及び【００２０】記載の「本発明」とは，本願補正発明をいうと解するのが自然であって，当業者もそのように理解すると考えられるから，上記の「本発明に係るオイルポンプ」は，いずれも本願補正発明の実施例であると解され，これらを本願補正発明の実施例から除外するべきであると認めるに足りる証拠はない。そうすると，本願補正発明は，吐出動作中でも空気混入の潤滑油を排出するオイルポンプを含むものと解される。この点，原告は，「本発明に係るオイルポンプのさらに他の実施形態」として段落【００２５】ないし【００２８】，【図６】ないし【図９】に記載されるオイルポンプを指摘し，本願補正明細書の特許請求の範囲の請求項１は，空気混入潤滑油排出口（図９の３１ｄ）による排出動作（排出行程）の終りが吐出動作（吐出行程）よりも前であることを特定するものである旨主張する。しかし，「本発明に係るオイルポンプのさらに他の実施形態」も，段落【００１３】ないし【００１９】，【図１】ないし【図３】に記載されるオイルポンプ，段落【００２０】ないし【００２４】，【図４】，【図５】に記載されるオイルポンプと同様，本願補正発明の１つの実施形態にすぎず，「本発明に係るオイルポンプのさらに他の実施形態」のみから，同項の記載を原告主張のように限定して理解することはできない。イまた，本願補正明細書の特許請求の範囲の請求項１における「吐出口から潤滑油を吐出する以前」の意味について検討すると，上記(1)認定のとおり，請求項１には「吐出口から潤滑油を吐出する以前に，前記吸入口から吸入されて圧縮された状態にある空気混入の潤滑油を排出する空気混入潤滑油排出口」との記載があり，「吐出口から潤滑油を吐出する以前」において，空気混入潤滑油排出口から空気混入の潤滑油が排出されることが理解される。また，請求項１には「潤滑油を吸入する吸入口と，吸入した潤滑油を圧縮して吐出する吐出口とを備えたオイルポンプ」と記載され，発明の詳細な説明の段落【００１１】には「本発明の潤滑装置は，・・・上記オイルストレーナとオイルポンプとの間の通路には，オイルストレーナから吸引された空気を排出するための空気排出口を設け，上記オイルポンプには，吐出口から潤滑油を吐出する以前に吸入口から吸入されて圧縮された状態にある空気混入の潤滑油を排出する空気混入潤滑油排出口を設けた，ことを特徴としている。この構成によれば，オイルストレーナから空気混じりの潤滑油が吸引されると，オイルポンプの吸入口に吸入される前に，先ず通路に設けられた空気排出口から少なくとも一部の混入空気が分離して排出される。そして，潤滑油が吸入口から吸入されると続いて圧縮され，そして吐出される前に，空気混入潤滑油排出口から混入した空気及び潤滑油の一部が排出され，残りの潤滑油が吐出口から吐出されて，種々の潤滑領域に向けて圧送される。」と記載されるから，請求項１記載の「吐出口から潤滑油を吐出する以前」とは，吸入口からの吸入行程後の圧縮行程を意味するといえる。
ウしたがって，本願補正発明の「前記吐出口から潤滑油を吐出する以前に，前記吸入口から吸入されて圧縮された状態にある空気混入の潤滑油を排出する空気混入潤滑油排出口」との構成について，「吐出口から潤滑油を吐出する以前に，・・・排出するとは，『圧縮行程』において空気混入潤滑油排出口から排出が行われること意味するものと解される。さらに，『吐出行程』において排出を行うか否かは特定されていないといわざるを得ない。・・・『吐出口から潤滑油を吐出する以前』とは，圧縮行程を意味するものと解される」とした審決の判断に誤りはなく，原告の上記主張は理由がない。
２取消事由２（引用発明の認定判断の誤り，一致点の認定判断の誤り及び相違点の看過）について


平成２９年１０月２６日判決言渡し同日原本交付    裁判所書記官平成２９年（行ウ）第６１号品種登録調査等の義務付け請求事件
口頭弁論終結日平成２９年８月２５日
判決
原        告       Ｐ１
被        告       国
同代表者法務大臣         Ｐ２
同指定代理人            平   尾   鉄   兵同                馬   田   雅   行同                 竹   原   友   深同                 沼   口   憲   治同                 川   口       藍同                田   中   岳   夫同                筒   浦   良   昌
同               中川雅   之
処分行政庁      農林水産大臣Ｐ３
主     文
１本件訴えをいずれも却下する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
１処分行政庁は，種苗法４７条１項に基づき，品種登録第１５８６６号の調査を行え。
２処分行政庁は，種苗法４９条１項に基づき，品種登録第１５８６６号の登録取消しの審査を行え。
第２事案の概要等
１本件は，原告が，登録番号第１５８６６号の品種（以下「本件登録品種」といい，その登録を「本件品種登録」という。）について，種苗法４７条１項に基づく本件登録品種の調査（以下「本件調査」という。）及び同法４９条1項に基づく本件登録品種の品種登録の取消しの審査（以下「本件審査」という。）を行うことの各義務付けを求める行政事件訴訟法（以下「行訴法」という。）３条６項１号の非申請型の義務付けの訴えである。
２判断の前提となる事実（当事者間に争いがない事実又は後掲の各証拠により容易に認められる事実）
(1)原告
原告は，緑化事業の設計，施工維持管理及び植物の栽培，販売などを個人事業で営んでいる者である。原告の現在の主要な業務は，「屋上緑化事業」（甲７）であり，常緑性のタケシマキリンソウや匍匐性のエゾノキリンソウ等の多様なキリンソウ類を使用した屋上緑化システム「トキワキリンソウ緑化工法」の施工や屋上緑化に適した植物の栽培を行っている。
(2)本件品種登録に至る処分行政庁における手続の経緯アＰ４（本件登録品種の育成者権者）は，平成１６年２月１０日，処分行政庁に対し，願書の記載上，農林水産植物の種類を「ベンケイソウ科（キリンソウ）」，学名を「SedumkamtschaticumFischer」とし，育成者を「Ｐ５」とする品種登録出願をした（甲３４。以下「本件品種登録出願」という。）。この出願品種の名称は「常緑キリンソウフジタ１号」であったが，処分行政庁から平成１６年５月２１日付けで品種名称の変更を命ぜられ，出願人から平成１７年１月２０日付けで「出願品種の名称変更届出書」が提出されたことにより，「トットリフジタ１号」との名称に変更された。イ処分行政庁は，審査の結果，下記のとおり登録を認め，平成１９年１２月１７日付けで種苗法１８条１項に基づく品種登録の処分をした（甲１）。なお，同登録後の種苗法施行規則の改正により，農林水産植物の種類は「和名：エゾノキリンソウ種」，学名は「Phedimuskamtschaticus   (Fisch.)'tHart」となっている。記
出願番号             第１６６４６号
出願年月日            平成１６年２月１０日
出願者              Ｐ４
農林水産植物の種類（出願時）ベンケイソウ科（キリンソウ）学名               SedumkamtschaticumFischer出願品種の名称（出願時）     常緑キリンソウフジタ１号
品種登録の番号          第１５８６６号
登録年月日            平成１９年１２月１７日農林水産植物の種類（登録時）Phedimus   aizoon(L.)'tHart
（和名：きりんそう種）
登録品種の名称           トットリフジタ１号農林水産植物の種類（改正後）Phedimus   kamtschaticus(Fisch.)'t   Hart
（和名：エゾノキリンソウ種）
育成者権者            Ｐ４
(3)本件訴えの提起
原告は，平成２９年３月２８日，本件訴えを提起した。
３争点
(1)本件調査及び本件審査の処分性
（原告の主張）
ア義務付けの訴えにいう「処分」が，行政庁の行為全てを意味するものではなく，公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち，その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうことは争わない。
イ本件調査及び本件審査は，登録品種の特性が保持されているか否かの調査や品種登録の取消しを行うか否かに関する審査にすぎないわけではない。本件調査ないし本件審査それ自体が国民の権利義務に対して直接何らかの影響を及ぼさないわけではなく，他種を親と偽った登録品種の場合でも，育成者権は品種登録の日から２５年間（種苗法１９条２項），登録品種等を業として利用する権利を専有する（種苗法２０条1ないし３項）とされる。常緑性が公然と知られていた植物（タケシマキリンソウ）を使用した者が種苗法違反として中傷され，タケシマキリンソウを使用していた関係者が逮捕，起訴されている異常な状況であり，本件登録品種の調査及び審査が行われることは，国民の権利義務に対して直接何らかの影響を及ぼすものである。この本件調査及び本件審査は，原告のみならず，屋上緑化を営む多くの関係者に直接大きな影響を及ぼすから，処分性があるというべきである。
(被告の主張)
ア義務付けの訴えにおいて，義務付けを求める行政庁の「処分」とは，行政庁の行為全てを意味するものではなく，公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち，その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。
イ原告が義務付けを求めている本件調査及び本件審査は，登録品種の特性が保持されているか否かの調査や品種登録の取消しを行うか否かに関する審査であるにすぎず，本件調査ないし本件審査それ自体が国民の権利義務に対して直接何らかの影響を及ぼすものではないから，本件調査又は本件審査によって，直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものといえないことは明らかであり，本件調査及び本件審査には，いずれも処分性が認められない。(2)原告に本件調査及び本件審査がされないことにより「重大な損害が生ずるおそれ」（行訴法３７条の２第1項）があるか。
（原告の主張）


ア原告は，常緑性のタケシマキリンソウの栽培及び同種を使用した屋上緑化の施工を個人で行っているが，本件登録品種の育成者権者グループは自身のウエブの中で，常緑性のキリンソウは本件登録品種のみであり，本件登録品種以外の常緑性のキリンソウは種苗法違反に問われ，元請にも責任が及び，屋上緑化の納入品の撤去が命じられる場合がある等と主張し，そのため常緑性のキリンソウの市場が独占されており，現状ではタケシマキリンソウの普及は全く見込めない。実際に，タケシマキリンソウを使用していた●（省略）●と●（省略）●が逮捕，勾留され，●（省略）●は現在●（省略）●で刑事裁判中であり，●（省略）●は●（省略）●の有罪判決を受けた。また，本件登録品種の育成者権者は，原告が●（省略）●で使用したタケシマキリンソウは，本件登録品種を増殖したものであるとする電子メールを関西の緑化関係者に送付し，普及の大きな妨げになっている。
さらに，原告は，屋上緑化の植物として有用なタケシマキリンソウの匍匐性の系統を平成２６年３月２７日に品種登録出願を行っており，出願品種のＤＮＡはタケシマキリンソウのＤＮＡ（国際データベース）と一致するが，本件登録品種もほぼ同じＤＮＡを持つため，本件登録品種の育成者権者から本件登録品種を増殖したと主張されることが懸念される。
以上のことから，原告が処分行政庁に上記事情を通知し始めた平成２２年から７年間にわたり，本件登録品種の登録が維持されていることにより「重大な損害」を受けている。
イ本件においては，処分行政庁が本件調査や本件審査等の行政行為を行うことにより，他種を親と偽った本件登録品種の不当な独占状態が解消できることとなり，「品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り，もって農林水産業の発展に寄与することを目的とする」との，種苗法１条の考えに適合する。行政庁の第一次判断権は尊重されるべきであるが，偽って出願された本件登録品種は審査をし直す必要があり，他種であるキリンソウを親と偽った登録である可能性を処分行政庁が指摘されながら放置しているため，裁判所において一定の処分がなされないことが違法であると判断されるべきである。
ウ被告は，本件調査あるいは本件審査が行われたとしても，本件登録品種の品種登録が取り消されるか否かは不確定であるとするが，本件登録品種は親とされるキリンソウとＤＮＡが大きく異なること，本件登録品種の区別性が常緑性であるにもかかわらず，本件品種登録出願の４年前に「常緑キリンソウ」と名前付けられた植物が分譲されていること，落葉のキリンソウの短期の自然交配で常緑性のキリンソウが突然出現することは植物学的にあり得ないこと等を客観的に判断すると，本件登録品種が他種を親と偽った登録であることは明白で本件品種登録は取り消されるべきある。本来行うべき調査及び審査を行っていない処分行政庁が本件登録品種の品種登録が取り消されるか否かは不確定であるとするのは余りにも無責任で遺憾である。
（被告の主張）
ア行訴法３７条の２第１項の立法趣旨に加え，同項に「一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれ」と明確に規定されていることを併せ考慮すると，重大な損害の要件を満たすためには，まず，「一定の処分」と「重大な損害を生ずるおそれ」との間に，一定の処分がされなければ重大な損害を生ずるおそれがある一方，その処分がされればそのおそれが解消されるという因果関係があることを要するというべきである。
また，非申請型の義務付けの訴えの訴訟要件としての上記「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められるためには，「一定の処分」がされないことにより生ずるおそれのある損害が，事後的な回復を受けることにより容易に救済を受けることができるものではなく，行政庁が第一次的判断権を行使する前に当該処分をすべきことを命ずる方法によるのでなければ救済を受けることが困難なものであることを要すると解するのが相当である。
イ本件調査及び本件審査は「一定の処分」ではないから，「一定の処分がされないことにより」，「重大な損害を生ずるおそれ」があるとはいえない。この点を措いたとしても，本件調査及び本件審査は，飽くまで，本件登録品種の特性が保持されているか否かを調査し，あるいは，本件登録品種の品種登録を取り消すか否かを審査するという性質にとどまるものであって，本件調査あるいは本件審査が行われたとしても，本件登録品種の品種登録が取り消されるか否かは不確定である。原告の主張は，本件調査及び本件審査が行われないことにより，本件登録品種の品種登録が存在し，そのために，原告に損害が生じるおそれがあることをいうものと解されるが，本件調査又は本件審査が行われたとしても，本件登録品種の品種登録が取り消されるか否かが不確定である以上，本件調査又は本件審査が行われれば，原告の主張する損害が生じるおそれが解消されるという因果関係があるともいえないのであって，いずれにしても，原告に「重大な損害を生ずるおそれ」があるとはいえない。(3)原告は，「一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者」（行訴法３７条の２第３項）であるか。
(原告の主張)
ア原告は，処分行政庁が種苗法４７条に基づく調査を実施していないため，育成者権者に２５年間に及ぶ本件登録品種の専有権が与えられ，育成者権を持たない者の業が大きく制限されており，「新品種の保護のための品種登録に関する制度，指定種苗の表示に関する規制等について定めることにより，品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り，もって農林水産業の発展に寄与することを目的とする」という種苗法１条の目的に適合しない状況になっている。
すなわち，原告は，国内外のキリンソウ類の研究や登録出願による多様な緑化の推進に努めているが，種苗法４７条に基づく適正な調査がなされず，不正な登録が維持されていることにより多大な制限を受けており，本来得られるべき法的利益を侵害されていることから，処分行政庁に調査を実施すべき旨を命ずることを求めることは，本件登録品種の真実が明白になることに法律上の利益を有する者として，本件の義務付けを求める原告適格を有する。
なお，原告は，平成２５年１１月１１日に処分行政庁に対し異議申立て（２５食産第３２０４号－３），平成２６年１０月２１日に大阪地方裁判所に不服申立て（平成２６年（行ウ）第２１２号），平成２７年１０月１日に大阪高等裁判所に控訴（平成２７年（行コ）第１４８号）を行い，いずれも棄却されているが，原告の資格があるとして審理されている。


イ本件登録品種が常緑性のキリンソウの市場を独占し，育成者権者グループは他の常緑性のキリンソウは本件登録品種が増殖されたものとする中傷を行っている現状は，原告だけでなく，多くの緑化関係者の「品種登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた他の品種」であるタケシマキリンソウや他の常緑性のキリンソウを使用することを制限させている。
特に原告は，常緑性のタケシマキリンソウの匍匐性種を平成２６年３月に登録出願し，常緑性のエゾノキリンソウの品種が平成２６年７月に登録されているが，落葉性のキリンソウからタケシマキリンソウに酷似した常緑性種を育種したとする本件登録品種の影響を強く受けている。
平成１６年に法改正され，追加された行訴法９条２項には処分の相手方以外の第三者の原告適格についての「法律上の利益」の解釈規定がおかれ，虚偽登録の可能性の高い本件品種登録に「法律上の利益」が与えられ，不特定多数の者の利益に影響している現状に鑑みると，該当処分の相手方以外の第三者である原告にも大きな実質上の利益があり，「法律上の利益」が認められると解釈されるべきである。ウ種苗法は特許法と同じ知的財産権法であるが，訴訟の裁判例が少なく，具体的な規定がない場合も多く，規定がないからこそ，処分行政庁は「不確定な利益を個別的利益として保護すべき趣旨」にかかわらず，より積極的に調査や審査を行う責務があると考えられる。
原告は本件登録品種が区別性を具備せず，他種を親と偽った登録であることを確信して異議申立てを行ったが，客観的な調査がなされないまま棄却され，その後の不服申立てや控訴も本件品種登録の正当性が全く検討されないまま棄却された。処分行政庁は原告の通知から６年間以上も調査を実施せず，本件訴訟の答弁書にも原告の本件品種登録に関する主張や調査を行わない理由には一切触れず，本件調査又は本件審査をしても，登録取消がされるか否かが不確定であると，訴訟要件を欠くことのみを主張していることは，品種登録の認可機関として正しい対応ではない。
（被告の主張）
本件調査及び本件審査には処分性がないが，それを措くとしても，本件調査又は本件審査が行われても，それにより，本件品種登録が取り消されるか否かは不確定である以上，本件調査又は本件審査がされないことにより原告の権利若しくは法律上保護された利益が侵害され，又は必然的に侵害されるおそれがあるとはいえない。そして，かかる不確定な利益を個別的利益として保護すべき趣旨を含むような具体的な規定は，種苗法及びその関連法において見当たらない。
なお，原告は，処分行政庁が異議申立てを棄却し，これを不服としてした訴訟を提起し，原告の資格があることを前提に審理された旨述べるが，異議申立て及び同訴訟は，農林水産大臣がした本件登録品種の品種登録処分及び異議申立棄却決定の取消という直接的な効果を求めるものであり，本件調査又は本件審査をしても，登録取消がされるか否かが不確定である本件訴訟とその内容を異にするから，本件訴訟について原告適格が認められることの理由にはならない。
したがって，原告は，処分行政庁が「一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者」といえない。
(4)本件品種登録が種苗法に違反し，処分行政庁は本件調査及び本件審査をすべき義務を負うか。
(原告の主張)
ア本件登録品種は落葉性のキリンソウから常緑性の品種を育成したとするものであり，別種であるタケシマキリンソウが常緑性であることを平成２３年５月に処分行政庁は認めながら，種苗法４７条に基づく登録品種の調査が現在まで行われていない。
また，他種を親と偽った登録であることは，育成者権者が地元の鳥取大学乾燥地研究センターにＤＮＡ解析を依頼し，本件登録品種と親であるはずのキリンソウのＤＮＡが全く異なることで自らの虚偽が証明されている。
本件登録品種は新潟県柏崎市鯨波鶴ケ鼻産のキリンソウの自然交配で生じたとされるが，生物の遺伝は正しく遺伝子を複製することが基本であり，落葉性のキリンソウから登録出願の４年前に分譲された常緑性のタケシマキリンソウに酷似した植物が１，２年の短期間で生じることはあり得ない。
イタケシマキリンソウは竹島の固有種であり，日本と韓国との間に領土問題を持つ竹島の名前を持った植物の日本在来種としての登録は外交問題になる懸念がある（韓国山林庁で審議中）。
原告は韓国の慶北大学校鬱陵島・独島研究所等からキリンソウ属に関する情報を得て，キリンソウ属の分類やタケシマキリンソウがいかに生まれたかの検討を行い，キリンソウ属は落葉性で草本タイプ（キリンソウ，ホソバノキリンソウ等），常緑性で茎が木質化するタイプ（タケシマキリンソウ），中間タイプ（ヤナギバキリンソウ，エゾノキリンソウ）に分類され，タケシマキリンソウはヤナギバキリンソウを先祖とし，同島で独自に常緑性や茎の木質化を進化させたと推測され，性状やＤＮＡが全く異なるキリンソウから育成されることはあり得ない。
ウ処分行政庁は登録審査時にはタケシマキリンソウの存在や常緑性を認識せず，他種であるキリンソウを親とされる不正登録を正確に判断できなかったが，常緑性以外の性状や形状にも多くの差異があり，本件品種登録後にタケシマキリンソウの存在や常緑性を認識した時点で，他種を親と偽った登録の可能性を考慮し，調査及び審査をし直すべきであった。


平成３０年５月１４日判決言渡
平成２９年（行コ）第１０００４号特許料納付書却下処分取消請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成２９年（行ウ）第２５３号）
口頭弁論終結日平成３０年３月１９日
判決
控訴人   （一審   原告）         Ｘ同補佐人弁理   士        中川邦   雄被控訴   人（一   審被告）         国処分行   政庁        特許庁   長官
同指定代理   人        松本亮一
高橋昌寛
近   野   智香子
小野和   実
安原文   香
主文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及   び理由
用語の略称及び略称の意味は，本判決で付するもののほか，原判決に従う。
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２特許第４７６１１９６号の特許権に係る第４年度分から第５年度分特許料納付書について，特許庁長官がした平成２８年９月９日付け手続却下処分を取り消す。
第２事案の概要
１事案の経緯等
(1)本件は，特許第４７６１１９６号の特許権（本件特許権）の特許権者であった控訴人が，特許法（以下，単に「法」という。）１１２条１項所定の特許料追納期間中に特許料及び割増特許料（特許料等）を納付しなかったため同条４項により消滅したものとみなされた本件特許権について，法１１２条の２第１項の規定に基づき第４年分及び第５年分の各特許料等を納付する旨の納付書（本件納付書）及び回復理由書を提出したが，特許庁長官が平成２８年９月９日付けで本件納付書の提出手続を却下した（本件却下処分）ことから，控訴人には法１１２条の２第１項にいう「特許料を追納することができる期間内に・・・特許料及び割増特許料を納付することができなかったことについて正当な理由」があり，本件却下処分には同条項の解釈適用を誤った違法があるとして，その取消しを求めた事案である。(2)原審は，控訴人が第４年分の特許料等を支払わないまま本件追納期間が経過したこと（本件期間徒過）については，法１１２条の２第１項にいう「正当な理由」があるものとはいえないと判断して，控訴人の請求を棄却した。(3)控訴人は，原判決を不服として控訴した。
２前提事実
本件の前提事実（当事者間に争いがないか，後掲の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実）は，下記(1)～(2)のとおり原判決を補正するほかは，原判決の「事実及び理由」欄の第２の２に記載のとおりである。(1)原判決２頁２４行目の「１０８条２項」の後に「本文」を挿入する。(2)原判決３頁２４行目に「当庁」とあるのを「東京地方裁判所」と改める。
３争点
本件の争点は，原判決「事実及び理由」欄の第２の３に記載のとおりである。
４争点に関する当事者の主張
本件の争点に関する当事者の主張は，下記(1)のとおり原判決を補正し，下記(2)及び(3)のとおり当審における控訴人の補充主張とそれに対する被控訴人の主張を加えるほかは，原判決「事実及び理由」欄の第２の４に記載のとおりである。
(1)原判決の補正
原判決４頁１４行目に「特許証納付期限日」とあるのを「特許料納付期限日」と改める。
(2)当審における控訴人の補充主張
当審における控訴人の補充主張は，別紙「控訴理由書」のとおりであるが，その要旨は以下のとおりである。
ア控訴人は，これまで，特許証とともに送付される「特許料納付期限日」の書面を参考にする等しながら，個人的に期日管理を行い，期日を徒過したことは一度もなかった。
しかし，本件特許権については，東日本大震災直後の登録案件であったこと，震災直後の第三者らの片付けによって包袋が紛失してしまったこと，通常届くはずの本件特許事務所からの年金納付の案内通知が本件特許権のみ届かなかったこと，その後に依頼した一覧表からも本件特許権のみ欠落していたことなど，不運な複数の事象が重なってしまったため，年金納付期間の徒過に至ったものである。この不運な複数の事象は，控訴人としては初めて経験することばかりであり，到底予測することは不可能であった。
その中において，控訴人は，置かれた状況の中で考え得る相応の措置を講じたのであるから，本件期間徒過を回避するために一般に求められる相当な注意を尽くしていたといえ，「正当な理由」があったといえる。
イ東日本大震災により控訴人の自宅が被災し，その片付けを依頼した第三者において本件特許権に係る包袋を紛失したという事実についての証拠を提出することは，ないことを証明することに等しい。震災の時期，震災地域に該当すること，その他の事情をくんで救済されるべきである。
ウ控訴人は，本件特許事務所と特許料の納付期限の管理契約はしておらず，本件特許事務所に納付期限管理を委ねていなかったのであるから，控訴人の事情のみを考慮すべきである。本件特許事務所作成の「特許権継続料金納付のお知らせ」と題する書面は，本件特許事務所がサービスで自発的に通知しているものであり，いわゆるダイレクトメールのようなものにすぎない。
エ第１年分～第３年分の特許料を納付することは，出願手続を特許事務所に委任しているときは，期日管理も特許事務所が行うことが一般的である。本件特許権についても，本件特許事務所からの書面等の連絡が何度かあったため，震災直後の混乱時期にあっても，特許料を納付することができた。オ特許事務所や専門知識を有する一部の者を除き，特許情報プラットフォームの検索方法に慣れていない個人等の場合には，特許情報プラットフォームを検索するという発想がないことも多く，検索自体も決して簡易とはいえないから，特許情報プラットフォームは，期日管理のための十分な手段とはなっていない。特許庁から特許証とともに送付される「特許料納付期限日」の書面を参考にしたり，特許事務所に確認したりして年金管理を行うことが，置かれた状況で行える精一杯の方法であり，現実的な方法である。特許情報プラットフォームが存在することにより一般に求められる相当な注意を尽くしていたといえないと解釈すると，特許情報プラットフォームで情報提供されている権利の期日徒過は，回復の余地がなくなるから，平成２３年法律第６３号による改正により，法１１２条の２第１項による救済を認める要件を緩和した趣旨に反するものである。
カ法１１２条の２第１項による救済では，救済による第三者への手当もされているから，例えば，特許により利益などが得られた場合に初めて救済を申し立てるような脱法的な者を除き，一定の期間的制限の範囲内で，通常の権利維持の意思があると認められる者には，「うっかり忘れてしまった」場合なども含め，救済を許容すべきである。
(3)被控訴人の主張


ア本件では，控訴人が東日本大震災より後の平成２３年５月２６日に第１年分～第３年分の特許料を納付したことにより，同年６月１７日付けで本件特許権の設定登録がされ，同日以降に控訴人補佐人弁理士に対して本件特許権の特許証等の交付がされているから，第１年分～第３年分の特許料を納付し，本件特許権の特許証等の交付を受けた控訴人において，本件特許権の存在を覚知することは容易であった。控訴人が，第１年分～第３年分の特許料を納付することを代理人に委任したとしても，特許料を出捐するのは出願者自身であり，出捐した事実をもって本件特許権の存在を覚知できる。
イ本件特許権の存在を覚知する方法は特許情報プラットフォームの参照に限られず，その他の方法によっても可能である。また，原判決は，本件特許事務所の管理データから本件特許権に関するデータが欠落することは控訴人には予期できない旨の主張を排斥するために，控訴人が本件特許権に係る発明の発明者であり，第１年分～第３年分の特許料を納付した事実を考慮した上で，特許情報プラットフォームの参照などにより本件特許権の存在を覚知できたと判断したと解されるから，特許情報プラットフォームの参照が可能であることを理由に，一律に回復が認められないとする趣旨ではないことは明らかである。
第３当裁判所の判断
当裁判所は，本件納付書による納付のうち，第４年分の特許料等に係る部分については，本件期間徒過につき正当な理由があるとはいえないし，第５年分の特許料等に係る部分については，第４年分の特許料等の追納が認められないために本件特許権は消滅しているから，これらと同旨の理由により本件納付書の提出手続を却下した本件却下処分に法１１２条の２第１項の解釈適用を誤った違法はなく，したがって，控訴人の請求を棄却した原判決の結論は相当であり，本件控訴は棄却すべきものと判断する。その理由は，下記１のとおり原判決を補正し，下記２のとおり当審における控訴人の補充主張に対して判断するほかは，原判決「事実及び理由」欄の第３に記載のとおりである。
１原判決の補正
(1)原判決７頁２３行～２６行を，次のとおり改める。「そうすると，法１１２条の２第１項にいう「正当な理由があるとき」とは，特段の事情のない限り，原特許権者（その特許料の納付管理又は納付手続を受託した者を含む。）において，一般に求められる相当な注意を尽くしてもなお避けることができないと認められる客観的な事情により，法１１２条１項の規定により特許料を追納することができる期間内に特許料及び割増特許料を納付することができなかった場合をいうものと解するのが相当である。」
(2)原判決８頁１１行～１０頁６行を，次のとおり改める。「(2)   後掲の証拠及び弁論の全趣旨によると，本件特許権について，次の事実が認められる。
ア控訴人は，平成１７年８月１５日，本件特許権に係る特許出願をし（特願２００５－２６２９０８号。以下，「本件特許出願」という。），その後，本件特許出願について，平成２０年７月３０日，控訴人補佐人弁理士を代理人とする旨の代理人受任届を提出し，同年８月６日，出願審査請求をした（乙１の１～３，乙３）。イ本件特許出願については，平成２３年１月１４日付けで拒絶理由通知がされたが，同年３月１１日の東日本大震災後の同月１４日，控訴人は，特許請求の範囲，明細書及び図面を補正するとともに，意見書を提出した（乙２の１～３）。ウ本件特許出願は，平成２３年４月１４日付けで特許査定され，控訴人は，同年５月２６日，第１年分～第３年分の特許料を納付し，本件特許権は，同年６月１７日，設定登録された（乙２の４，乙３）。
(3)前記(2)認定の事実によると，控訴人は，平成２３年３月１１日の東日本大震災から２か月以上が経過した同年５月２６日，本件特許権の第１年分～第３年分の特許料を納付し，本件特許権は，同年６月１７日，設定登録されたことが認められる。そして，特許出願手続を代理人弁理士に委任した場合，特許査定後に第１年分～第３年分の特許料を納付するか否かを依頼者に対し確認し，特許権の設定登録後に送付される特許証等を依頼者に対し交付するのが通常であるから，控訴人は，本件特許権について，平成２３年４月１４日から同年５月２６日までの間に，第１年分～第３年分の特許料を納付するか否かの問合せを受け，同年６月１７日から相当期間経過後には，特許証等を受領したものと推認され，これを覆すに足りる証拠はない。そうすると，控訴人は，本件特許出願に係る発明の発明者であり，本件特許出願を自ら行ったのみならず，同年３月１１日の東日本大震災より後に，本件特許権が同年６月頃設定登録されたことを認識する機会が十分にあったものと認められるから，控訴人の自宅が東日本大震災により被災したという控訴人の主張を前提としても，控訴人は，平成２３年６月頃，本件特許権がその頃設定登録されたことを認識したものと認められる。
(4)控訴人は，自ら包袋により特許権に関する書類を管理して特許料の納付期限を管理していたところ，東日本大震災により被災した控訴人の自宅の片付けを第三者に依頼した際に，特許関係の重要な書類がある旨の注意喚起をしたにもかかわらず，第三者が本件特許権の包袋を紛失してしまったことを主張するが，特許権についての特許料の納付等の管理は特許権者の責任において行われるべきものであり，その方法として特許権に関する書類を入れた包袋（以下，「特許関連包袋」という。）によって管理することを採用したのであれば，一般に求められる相当な注意として，そのような特許関連包袋自体が紛失することのないように管理すべきであったということができる。
そして，控訴人が特許関連包袋を保管していた場所の被災状況の詳細は，必ずしも明らかではないが，控訴人の主張によると，控訴人は，特許関連包袋の保管場所の片付けを第三者に依頼するに当たり，特許関係の重要な書類がある旨の注意喚起を行ったというのであるから，特許関連包袋により特許権の管理を行っている控訴人としては，第三者が行った片付けの後に，特許関連包袋が誤って廃棄されてしまうという自らの懸念が現実化していないかどうかを確認すべきであったということができる。そのような確認作業を行うことにより，平成２３年６月頃本件特許権が設定登録されたことを認識していた控訴人は，本件特許権についての特許料の納付等の管理を行うことができたものであって，本件期間徒過が生じなかった可能性が高いものと認められる。


主文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
１不当利得返還請求（主位的請求）又は国税通則法５６条１項に基づく還付金
等の返還請求（予備的請求）
被告は，原告に対し，７３４２万７３００円及びうち１３０６万円に対する平成１５年８月１２日から，うち１６０万円に対する平成１５年９月２２日から，うち３２１５万円に対する平成２６年１１月７日から，うち２６６１万円に対する平成２７年１月２５日から，それぞれその還付のための支払決定の日又はその充当の日まで，平成１８年１２月３１日までは年４．１％の割合，平成１９年１月１日から同年１２月３１日までは年４．４％の割合，平成２０年１月１日から同年１２月３１日までは年４．７％の割合，平成２１年１月１日から同年１２月３１日まで年４．５％の割合，平成２２年１月１日から平成２５年１２月３１日までは年４．３％の割合，平成２６年１月１日から同年１２月３１日までは年１．９％の割合，平成２７年１月１日から平成２８年１２月３１日までは年１．８％の割合，平成２９年１月１日から同年１２月３１日までは年１．７％の割合，平成３０年１月１日から同年１２月３１日までは年１．６％の割合，平成３１年１月１日以降は年７．３％の割合又は租税特別措置法９３条２項に規定する特例基準割合（ただし，当該特例基準割合に０．１％未満の端数があるときは，これを切り捨てる。）のいずれか低い割合を乗じて計算した各金額を合計した金員（ただし，その合計金額につき１００円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てたもの。）を支払え。
２国家賠償請求
被告は，原告に対し，７３４２万７３００円及びうち１３０６万０２００円に対する平成１５年７月１１日から，うち１６０万１４００円に対する同年８月２１日から，うち３２１５万５５００円に対する平成２６年１０月６日から，うち２６６１万０２００円に対する同年１２月２４日から各支払済みまで年５％の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，被相続人が所有していた土地を相続して相続税の納税を猶予されていた原告が，Ｏ税務署長から，当該土地の一部を転用しあるいは交換に供したことが，租税特別措置法が定める納税猶予期限の確定事由である「譲渡等」に該当し，納税猶予期限が確定したとして，被相続人の相続に係る相続税本税，利子税及び延滞税（以下「本件相続税等」という。）の納付を求められ，これを納付したものの，当該土地の一部の転用あるいは交換は「譲渡等」に該当せず，被告は，主位的には法律上の原因なく本件相続税等を利得した，予備的にはこれによって誤納金が発生したとして，主位的には不当利得返還請求権（民法７０３条），予備的には還付金等請求権（国税通則法５６条１項）に基づき，上記第１の１の金額及びこれに対する国税通則法及び租税特別措置法所定の還付加算金の支払を求め，又は，これらの請求とは選択的に，Ｏ税務署長の「譲渡等」に関する解釈が違法であったとして，国家賠償請求権（国家賠償法１条１項）に基づき，上記第１の２の金額及びこれに対する民法所定の年５％の割合の遅延損害金の支払を求めた事案である。
１関係法令等の定め
別紙１「関係法令等の定め」のとおりである。このうち，改正前措置法とは，平成７年法律第５５号による改正前の租税特別措置法をいい（なお，上記法改正の前後を問わない場合は，単に「措置法」という。），措置法施行令とは，平成７年政令第１５８号による改正前の租税特別措置法施行令をいう。また，以下においては，「租税特別措置法（相続税法の特例関係）の取扱いについて」を「措置法通達」といい，「所得税基本通達」を「所基通」という。
２前提事実
⑴    原告の父であるＰ（以下「亡Ｐ」という。）は，個人で農業を営んでいたところ，平成▲年▲月▲日，死亡した。亡Ｐの法定相続人は，農業を営んでいないＱ，Ｒ，Ｓ（以下「Ｑら」という。）及び農業を営んでいる原告であった。
亡Ｐは，平成５年１１月１８日，遺産の全部を原告に相続させる旨の公正証書遺言（以下「本件遺言」という。）をした。
（甲６，乙３９）
⑵ア原告は，亡Ｐを相続したことによって納付すべき相続税額が４７７８万円と算定されたものの，被相続人であるＰの農業相続人（改正前措置法７０条の６第１項）であったことから，平成６年１２月９日，Ｏ税務署長に対し，「納税猶予の適用を受ける特例農地等の明細書」を添付した上で，別紙２「特例農地等目録」記載の農地について納付すべき相続税額及び納税猶予税額を４７７８万円と記載した相続税の申告書を提出し，同項に基づき，相続税の納税を猶予された（以下，同目録記載の農地を番号順に，「本件農地１」ないし「本件農地６」，「旧本件農地７」及び「本件農地８」といい，旧本件農地７につき，下記⑸における分筆後の残地を「本件農地７」，旧本件農地７から分筆された農地を「本件農地９」，旧本件農地７を含めた本件農地１ないし本件農地８を「旧本件各農地」，本件農地７を含めた本件農地１ないし本件農地９を「本件各農地」という。）。亡Ｐの相続開始時点において，同項に規定する「特例農地等」（以下，単に「特例農地等」という。）の相続税の納税猶予対象となった旧本件各農地の面積の合計は，９万９５５９㎡であった（別紙２「特例農地等目録」の①欄参照）。
（甲６，１８）
イ原告は，平成１０年１１月１６日，平成１２年１２月２８日，平成１５年１２月１２日頃，平成１８年２月２８日，平成２１年１２月１１日，平成２４年１２月１０日，Ｏ税務署長に対し，措置法の規定に基づき，「相続税の納税猶予の継続届出書」（以下「継続届出書」という。）を提出した。


原告は，各継続届出書において，措置法７０条の６第１項の規定による相続税の納税の猶予を引き続き受けたいこと及び納税の猶予を受けた相続税額を記載するとともに，平成１５年１２月１２日頃以降に提出された各継続届出書には，これらの事項に加えて，「特例農地等」の「譲渡等」（同項１号に定めるもの）をしたために既に猶予期限が確定した（又は確定し納付した）相続税額及び引き続き納税の猶予を受けたい相続税額も記載した。
（甲１５の１～６，乙５の１～６）
⑶原告は，本件遺言に基づき，亡Ｐの遺産の全部を相続したところ，Ｑらは，自己の遺留分が侵害されているとして，平成６年１０月１７日，原告に対し，遺留分減殺の意思表示をした。
Ｑらは，平成８年頃，原告を相手方とする遺留分減殺請求訴訟を釧路地方裁判所北見支部に提起したところ，同裁判所は，平成１０年２月１７日，旧本件各農地について，平成６年１０月１７日遺留分減殺を原因とする持分８分の１の所有権移転の各登記手続をすること等を命じる内容の判決をした。Ｑらは，この判決により，旧本件各農地について，いずれも持分合計８分の３の所有権を取得し，平成１０年６月８日，その旨の所有権一部移転登記がされた。その結果，原告が所有する旧本件各農地の面積合計は，６万２２２４．３７５㎡に減少した（別紙２「特例農地等目録」の②欄参照）。Ｏ税務署長は，上記の遺留分減殺の結果を受けて，平成１１年７月５日，原告に対し，原告の相続税額を４２３７万４４００円とし，納税猶予額を４１３４万４８００円とする更正処分をした。
（甲９の１～８，乙２，３１の１，３９，４０）
⑷原告は，平成１０年３月４日，北海道知事に対し，農地法４条に基づき，本件農地３のうち４１７２㎡及び本件農地４のうち３２４７㎡の合計７４１９㎡（うち原告の持分８分の５に相当する部分は４６３６．８７５㎡）について，営農規模を拡大し，経営の安定合理化を進めたいことを理由とし，土地造成の上，牛舎及び堆肥盤（以下「本件施設」という。）を建築する目的で転用すること（以下「本件転用」という。）の許可の申請をしたところ，北海道知事は，同年４月２７日，原告に対し，本件転用を許可し，原告の長男であるＴの所有名義に係る本件施設が建築された。本件転用に係る許可申請書（甲１０の１）には，本件施設の所有者及びその敷地利用に係る法律関係についての記載はない。
本件転用に係る農地の面積が，原告が所有する旧本件各農地の面積に占める割合は，約７．４５％（４６３６．８７５㎡÷６万２２２４．３７５㎡×１００）であった（別紙２「特例農地等目録」の③欄参照）。（甲８，１０の１，１８〔写真３〕，１９〔別紙８〕）⑸旧本件農地７は，平成１２年１０月２７日，本件農地７と本件農地９に分筆された（別紙２「特例農地等目録」の④欄参照。甲９の７の１・２，乙３１の１）。
⑹原告は，平成１２年１２月２１日，北海道知事に対し，農地法４条に基づき，本件農地３のうち６３７㎡（うち原告の持分８分の５に相当する部分は３９８．１２５㎡）について，貯留槽を建築する目的で転用すること（以下「別件転用」という。）の許可の申請をしたところ，北海道知事は，平成１３年２月２１日，原告に対し，別件転用を許可し，貯留槽が建築された（別紙２「特例農地等目録」の⑤欄参照。甲１０の２，甲１８〔写真３〕，２０〔別紙７〕）。
⑺原告は，平成１３年１２月１８日，釧路地方裁判所北見支部に係属していた訴訟において，Ｑらとの間で，訴訟上の和解（以下「本件和解」という。）をした。
その内容は，①本件農地９に係る原告の共有持分と本件農地１ないし本件農地８を含む土地に係るＱらの共有持分とを交換すること（以下「本件交換」という。），②Ｑらは，原告に対し，本件農地１ないし本件農地８を含む土地の各共有持分について，同日付け交換を原因とする所有権移転登記手続をすること，③原告は，Ｑらに対し，本件農地９の各共有持分につき，同日付け交換を原因とする所有権移転登記手続をすること，④原告は，Ｑらに対し，本件交換の清算金を支払うことなどである。
本件交換の結果，本件農地１ないし本件農地８に係るＱらの共有持分は，原告に対して全部移転され，また，本件農地９に係る原告の共有持分は，Ｑら３人に対して全部移転されたところ，いずれの共有持分の移転についても，同日付けの持分放棄を原因として共有持分全部移転登記がされた（なお，登記受付日は，本件農地１ないし本件農地８については平成１４年２月２６日であり，本件農地９については同年１月１６日である。）。本件和解によってＱらに移転した本件農地９の面積は８８４８．７５㎡であり，その面積が原告の所有する旧本件各農地の面積に占める割合は，約１４．２２％（８８４８．７５㎡÷６万２２２４．３７５㎡×１００）であった（別紙２「特例農地等目録」の⑥欄参照）。
（甲８，９の１～８，１１，乙３１の１）


⑻Ｏ税務署長は，平成１５年６月３０日付けで，原告に対し，「猶予期限が確定した相続税額の通知書」（以下「本件通知書１」という。）を送付し，本件交換が改正前措置法７０条の６第１項１号の「譲渡等」（以下，単に「譲渡等」という。）に該当し，相続税の納税猶予期限が一部確定し，その猶予期限は平成１４年３月１８日，猶予期限が確定した相続税本税の金額は９１８万９３００円，利子税額は３８７万０９００円，引き続き納税の猶予がされる相続税本税の金額は３２１５万５５００円である旨通知した（乙４）。これを受けて，原告は，平成１５年７月１１日，本件相続税等として，相続税本税９１８万９３００円及びこれに係る利子税３８７万０９００円，同年８月２１日に延滞税１６０万１４００円の合計１４６６万１６００円を納付した。
⑼原告は，平成２６年１０月６日，相続税の猶予税額のうち，３２１５万５５００円を納付した。
⑽Ｏ税務署長は，同年１１月２６日，原告に対し，本件転用及び別件転用の各許可によって建築された本件施設及び貯留槽は，原告が所有するものではなく，本件転用及び別件転用が「譲渡等」に該当するため，相続税の納税猶予期限の確定事由が存在すること，旧本件各農地のうち，本件転用，別件転用及び本件交換において「譲渡等」の対象となった面積が，原告が相続税の納税の猶予を受けていた面積の１００分の２０を超えるに至ったことを理由として，本件通知書１に係る通知を取り消した（甲７の１。以下「本件取消通知」という。）。
その上で，Ｏ税務署長は，同日，原告に対し，「猶予期限が確定した相続税額の通知書」（以下「本件通知書２」という。）を送付し，本件各農地について，相続税の納税猶予期限が全部確定し，その猶予期限は平成１４年３月１８日，猶予期限が確定したことによる本件相続税等の金額は，相続税本税が４１３４万４８００円，利子税が１７５５万９１００円であって，引き続き納税の猶予がされる相続税本税の金額は０円である旨通知した（甲７の２）。
そして，Ｏ税務署長は，平成２６年１２月１２日，原告に対し，本件通知書１に係る通知を取り消した結果，上記⑻で原告が納付した本件相続税等１４６６万１６００円の誤納金が発生したものの，これを相続税の納税猶予期限が確定したことに伴う本件相続税等に充当した旨の通知をした（甲１。以下「本件充当通知」という。）。
⑾原告は，上記⑽を受けて，同月２４日，本件相続税等として，相続税本税４１３４万４８００円，利子税１７４３万１７００円及び延滞税１４６５万０８００円の合計７３４２万７３００円のうち，既に納付した４６８１万７１００円（上記⑼の３２１５万５５００円と上記⑽の充当額１４６６万１６００円の合計額）を控除した残額の２６６１万０２００円を納付した。⑿ア原告は，平成２７年２月１３日，Ｏ税務署長に対し，本件充当通知（甲１）を充当処分と捉えた上で，相続税の納税猶予期限が平成１４年３月１８日であるため，その徴収権は時効により消滅しているとして，本件充当通知に係る充当処分の取消しを求める旨の異議申立てをした。これに対し，Ｏ税務署長は，平成２７年５月１１日，原告の異議申立てを棄却する旨の決定をした。（甲２の１～３，３）
イ原告は，同年６月１０日，国税不服審判所長に対し，本件充当通知に係る充当処分の取消しを求めて審査請求をしたところ，国税不服審判所長は，平成２８年３月１７日，審査請求を却下する旨の裁決をした。国税不服審判所長は，この裁決の中で，上記⑻で原告が納付した本件相続税等は誤納金に該当しないと判断したところ，これを受けて，Ｏ税務署長は，同年１１月１０日，原告に対し，本件充当通知（甲１）を取り消す旨の通知をした。
（甲４，５，乙１）
ウ上記イの裁決を受けて，原告は，同年８月２５日，被告に対し，本件転用及び本件交換が「譲渡等」に該当しないこと等を理由として，不当利得返還請求権に基づき，納付した本件相続税等の返還を請求する本件訴訟を提起したところ，平成２９年３月１日の第２回弁論準備手続期日において，還付金等請求権（国税通則法５６条１項）に基づく納付した本件相続税等の返還請求を予備的に追加し，平成３０年３月１２日の第８回弁論準備手続期日において，納付した本件相続税等を損害とする国家賠償法１条１項に基づく国家賠償請求を選択的に追加した（国家賠償請求の選択的な追加は，原告が，同期日において２０１８（平成３０）年２月２０日付け準備書面⑸を陳述したことによってされた。なお，同期日の調書には，「２０１８年２月２３日付け準備書面陳述」と記載されているが，当該記載は，同月２０日付け準備書面陳述の誤記と認める。）。
被告は，同年８月３０日の第１１回弁論準備手続期日において，原告に対し，国家賠償法１条１項に基づく原告の上記請求権は時効によって消滅しているとして，消滅時効を援用する旨の意思表示をした。
３争点及びこれに関する当事者の主張
⑴争点の概略等
ア本件においては，まず，本件転用及び本件交換が「譲渡等」に該当しないかが争点となる（争点①）。


イ争点①において，本件転用及び本件交換がいずれも「譲渡等」に該当する場合，適法な徴収権に基づいて相続税が徴収されてはいるものの，原告が平成２６年に納付した本件相続税等と平成１５年に納付した本件相続税等の差額分については，相続税の納税猶予期限である平成１４年３月１８日から５年経過後に納付されたものであり，かかる差額分に係る徴収権が時効によって消滅していること（国税通則法７２条）になるため，原告が継続届出書を提出していたことが債務の承認に当たり，原告に対する相続税の徴収権の消滅時効が中断するか（抗弁）が争点となり（争点②），さらに，被告が消滅時効の中断の主張をすることが信義則に違反するか（再抗弁）が争点となる（争点③）。なお，この場合，国家賠償請求については，違法かつ過失に基づく徴収行為はないことになる。ウ争点①において，本件転用及び本件交換がいずれも「譲渡等」に該当しない場合，又は本件転用は「譲渡等」に該当するが，本件交換が「譲渡等」に該当しない場合，原告が平成２６年に納付した本件相続税等と平成１５年に納付した本件相続税等の差額分については，国が不当に利得したことになり，不当利得又は誤納金となる。他方，原告が平成１５年に納付した本件交換に係る本件相続税等の金額については，不当利得又は誤納金となるものの，その納付から５年以上が経過していることから，還付請求権の消滅時効（国税通則法７４条，７２条）の期間が経過していることになるが（抗弁），これに対して，被告が消滅時効の主張をすることが信義則に違反するか（再抗弁）が争点となる（争点④）。また，この場合，国家賠償請求の争点は，Ｏ税務署長の過失に基づく違法な徴収行為により，原告が平成１５年に本件交換に係る本件相続税等を納付し，原告がその納付額相当の損害を被ったか（請求原因，争点⑤），国家賠償請求権の消滅時効の成否（抗弁，争点⑥）及び被告による国家賠償請求権の消滅時効の援用が信義則に違反するか（再抗弁，争点⑦）となる。
エ争点①において，本件転用が「譲渡等」に該当せず，本件交換が「譲渡等」に該当する場合，原告が平成２６年に納付した本件相続税等と平成１５年に納付した本件相続税等の差額分については，国が不当に利得したことになり，不当利得又は誤納金となるところ，国家賠償請求との関係では，かかる差額分がＯ税務署長の過失に基づく違法な徴収行為による原告の損害といえるか，その消滅時効の成否及び被告による消滅時効の援用が信義則に違反するかが争点となる（争点⑤ないし⑦と同様である。）。他方，原告が平成１５年に納付した本件交換に係る本件相続税等の金額については不当利得及び誤納金とはならず，また，かかる相続税の金額を損害とする国家賠償請求についても，Ｏ税務署長の過失に基づく違法な徴収行為はないことになる。
⑵争点①（本件転用及び本件交換が「譲渡等」に該当しないか）について
（原告の主張）
ア本件転用について
本件施設の所有名義人であるＴは，原告の後継者であるところ，原告の年齢上の問題から，Ｔ名義でなければ本件施設の建築資金の融資を受けられなかったため，担保権設定の都合上，形式的に本件施設の所有名義をＴとし，原告がＴから本件施設を賃借する形をとったものである。現に，本件施設の建築資金に係る借入金の返済は，原告からＴに支払われた本件施設の賃借料から支出されている。これらによれば，本件施設は，実質的には原告の所有に属するものである。
このような実態に照らすと，形式的には，Ｔが所有する本件施設のために，その敷地利用権として本件農地３及び本件農地４の各一部に使用貸借権が設定されているとみることが可能であるとしても，それを理由
に相続税の納税猶予の利益を失わせることは，
る「特例農地等」に係る相続税の納税猶予制度の目的にそぐわない。加えて，原告が本件農地３及び本件農地４の各一部を使用貸借に供したとしても，そのことによって農地の宅地期待益が実現するような利得が発生したわけでもないから，この点からも，「特例農地等」に係る相続税の納税猶予制度の目的に外れるものではない。
そもそも，「特例農地等」に係る相続税の納税猶予制度は，農業継続の意思がありながら，地価の高騰に伴い，相続によって農地に対する宅地期待益を含んだ売買価格を基礎として相続税が課税されることによって農業継続ができなくなることを防止し，農業経営の近代化と農業後継者育成を税制面から支援することを目的とする制度である。そして，旧本件各農地における営農の主体は一貫して原告であるところ，本件転用において本件施設を建築したことも，旧本件各農地での原告の営農規模の拡大及び合理化を目的としたものであって，他者のためにこれらを建築したわけではない。
このことは，本件転用に際して北海道知事がした許可が，農地法５条ではなく，同法４条に基づくものであって，これを受けて，Ｕ町農業委員会長が，Ｏ税務署長に対し，「農地等の異動事実の通知書」（甲１４の１）を送付していることからすれば，Ｔに対する本件農地３及び本件農地４の各一部に係る使用貸借権の設定は前提とされていないこと，継続届出書に添付されているＵ町農業委員会の証明書（措置法施行規則〔平成７年省令第３３号による改正前のもの〕２３条の８第１２項１号に基づくもの）においても，本件農地３及び本件農地４の各一部が，措置法施行令４０条の７第６項に掲げる施設，すなわち農業相続人の耕作又は養畜の事業に係る施設の敷地に供している農地として記載されていることからも明らかである。
これらによれば，本件施設は実質的には原告所有であるということができるのであって，本件転用は「譲渡等」の一類型である「転用」には該当しないというべきである。
イ本件交換について


ａ本件交換は，本件和解における調書上，交換の形式を採用しているものの，その実質は，亡Ｐに係る相続の発生に伴って生じた旧本件各農地の共有状態の解消に当たって，農業相続人である原告においては，承継すべき農地を確保することを，農業を営んでいないＱらにおいては，非農地及び清算金を獲得することを，それぞれ目的として行われたものである。すなわち，旧本件農地７は，現況が非農地となっていたことから，旧本件農地７から本件農地９を分筆してこれをＱらが取得し，分筆後の本件農地７を原告が取得したものであって，まさに共有物の現物分割というべきものであり，民法上の交換契約又は売買契約には該当しない。なお，原告がＱらに対して清算金を支払ったのは，Ｑらに対して相続分に応じた代償給付を取得させたためであり，その支払があったことによって，本件農地７及び本件農地９に係る原告及びＱらの所有権取得の法的根拠が共有物の現物分割ではないことになるものではない。
そして，共有関係にある資産を現物で分割することは，その資産全体に及んでいた共有持分権をその一部に集約するにすぎず，資産の譲渡による増加益が実現したといえるだけの経済的実態が備わっていない。固定資産の交換の場合における譲渡所得の特例について，所得税法５８条は，譲渡がなかったものとみなす，つまり，譲渡はあったが，これがないこととするとしているのに対し，所基通３３－１の６も，共有物の現物分割をした場合，その分割による土地の譲渡はなかったものとして扱う，つまり，譲渡がそもそも存在しなかったこととしているところ，相続税は，所得をどの段階で捕捉し，課税するかを問題とするものであり，所得税と基本的性格は同一であるから，「譲渡」の解釈は，所得税法における「資産の譲渡」（所得税法３３条１項）と同一にすべきであり，本件交換は「譲渡」には該当しないというべきである。
ｂさらに，「特例農地等」の相続税の納税猶予制度は，農業相続人が農業を営んでいた被相続人から相続又は遺贈により「特例農地等」を取得し，当該「特例農地等」を引き続き農業の用に供する場合，当該「特例農地等」の時価で相続税が課税されると，その相続税の納税のために営農規模の維持や農業の継続が困難となり，また，民法の定める均等相続に基づく遺産分割によって農地が細分化され，農業経営に支障が生じることから，当該「特例農地等」の恒久的な農地等としての価額を超える部分に対応する相続税額について，その納税を猶予し，次の相続又はその事実が生じる前に申告書の提出期限から２０年が経過し，それまでの間，当該「特例農地等」が農業の用に供されてきた場合には，その猶予税額を免除することとしたものである。このことは，改正前措置法７０条の６第１０項，７０条の４第７項（以下，これらの規定に基づく特例を「買換え特例」という。）の規定からも明らかである。
そうだとすれば，相続税の納税の猶予を受けた相続人の行為によって，仮に，形式的には権利の移転が発生していたとしても，そのことによって，当該「特例農地等」で，恒久的な農地等としての価額を超える対価を得ることなく，しかも，「特例農地等」の減少も来さない場合は，何ら相続税の納税猶予制度の趣旨を潜脱することにはならないから，「譲渡」に該当すると解するべきではない。
本件交換についてみると，旧本件農地７から本件農地９が分筆され，原告とＱらの間において相互に共有持分を放棄することで共有物の現物分割を行い，原告が本件農地９の共有持分に概ね相当する地積を取得することによって本件農地１ないし８を単独所有するに至った。もっとも，このことによって，原告は，本件農地９の恒久的な農地等としての価額を超える対価を得たわけではないし，本件各農地の減少を来したわけでもないから，本件交換は「譲渡」に該当しない。本件交換が「譲渡」に該当するとしても，「代替農地等の取得等に関する承認申請書」（以下「買換え特例承認申請書」という。）の提出に係る改正前措置法７０条の６第１０項，７０条の４第７項，措置法施行令４０条の７第１６項は，農地等の譲渡の対価をもって代替農地の取得を予定している場合に，その内容を申請し，承認されれば，相続税の納税猶予期限の確定事由としての「譲渡」をなかったことにするというものであるから，既に代替農地が明らかになっている本件交換の場合で，しかも，その過半が同じく「特例農地等」である本件においては，買換え特例承認申請書の提出は不要というべきである。
また，買換え特例承認申請書の提出が必要であるとしても，原告は，「納税猶予適用農地における所有権の移転についての申立書」（乙３。以下「本件申立書」という。）及び登記名義変更に関するＯ税務署長からの質問に対する回答を提出する中で，本件交換において共有物の現物分割として本件農地９の共有持分を放棄したと述べた。そして，原告及びＱらが本件和解に先立つ平成１３年１０月２日に連名で提出した本件申立書には，相続税の納税の猶予を継続して受けることを求める旨が記載されている上，買換え特例承認申請書の記載事項が含まれていたのであるから，本件申立書の提出を受けたＯ税務署長としては，原告が引き続き相続税の納税の猶予の適用を受けることを求めるとの意思を明確に表示していることを認識していたということができる。さらに，本件申立書の提出を受けて，Ｏ税務署長は，同月１０日，本件農地９の担保を一部解除している。本件交換はこれらを前提としており，本件各農地に係る共有持分の移転登記は，本件和解の履行の結果にすぎず，Ｏ税務署長は，本件交換が「譲渡」に該当しないことを十分認識していたといえ，また，買換え特例承認申請書を提出すれば，その承認がされることが確実であったということができる。
したがって，仮に，一般論として，買換え特例承認申請書の提出が必要であるといえたとしても，上記のとおり，相続税の納税の猶予を継続して受けることが明らかな本件申立書が提出されているにもかかわらず，本件交換が「譲渡」に該当するとして相続税の納税猶予期限を確定させようとするのであれば，Ｏ税務署長において，買換え特例承認申請書の提出を教示する義務があるというべきである。それにもかかわらず，Ｏ税務署長は，かかる義務を怠った。
これらによれば，買換え特例承認申請書の提出がないという理由で，相続税の納税猶予期限が確定したと主張することは，信義則上許されない。
これらによれば，本件交換は「譲渡」に該当しないし，仮に「譲渡」に該当するとしても，買換え特例の承認により「譲渡」がなかったものとみなされ，又は，被告においては，信義則上，相続税の納税猶予期限が確定したと主張することはできない。
ウ小括
以上によれば，旧本件各農地の面積の１００分の２０を超える割合が「譲渡等」の対象となったことはないから，相続税の納税猶予期限は，未だに確定していない。


（被告の主張）
ア本件転用について
本件施設は，Ｔが建築主として建築し，所有者として固定資産税を負担し，所得税の申告に際しては自らの減価償却資産として計上しているから，Ｔが取得，所有しているものである。その上で，Ｔは，原告に対し，本件施設を有償で賃貸し，賃料収入を得ているのであって，原告が主張するように，本件施設の名義を形式上Ｔとしているにすぎないとはいえない。
そして，原告は，本件施設の敷地である本件農地３及び本件農地４の各一部について，Ｔから賃料収入を得ていないから，Ｔに対し，使用貸借権を設定したということができる。
原告は，本件施設の所有者がＴとなっていることについて，融資及び担保権設定の都合によること，本件施設の建築資金が実質的には原告の営農収入から支払われていることを理由として，本件転用が「譲渡等」に該当しないと主張する。しかしながら，Ｔは，本件施設から賃料という収益を得ており，本件施設の名義を形式上Ｔとしているにすぎないとはいえないし，本件施設建築に係る借入金の返済を実質的に原告が行っているとの主張を裏付ける証拠はない。
また，原告は，本件転用に係る使用貸借の存在を観念することが可能であるとしても，それを理由に相続税の納税猶予分の利益を失わせることは納税猶予制度の目的にそぐわないとも主張する。しかしながら，「特例農地等」に係る相続税の納税猶予制度は，農業相続人がその「特例農地等」により農業経営を継続することを前提として設けられたものであるところ，農業相続人である原告が「特例農地等」である本件農地３及び本件農地４の各一部に使用貸借権を設定することは，権利を設定する「特例農地等」の範囲において，農業相続人である原告の農業の用に供されていないことになるから，相続税の納税猶予の対象とはならないというべきである。
これらによれば，本件転用は「譲渡等」に該当する。
イ本件交換について
ａ「譲渡」とは，有償無償を問わず，所有権その他の権利の移転を広く含む概念で，交換もこれに含まれると解される上，「譲渡」の意義は，文理解釈によるべきであり，「特例農地等」に係る相続税の納税猶予制度の立法目的及び立法趣旨を考慮し，本件交換が「譲渡」に該当しないと判断すべきではない。本件和解における文言が「交換」という文言を用いていることからすれば，本件交換は，民法上の交換契約の履行によるものであって，「譲渡」に該当する。
原告は，本件交換は，共有物の現物分割である旨主張するが，共有物の現物分割とは，共有物を現実的にそのまま分割する方法のことをいうのであって，本件交換はこれに当たらない。本件交換以前の事情を考慮し，原告及びＱらが選択した法形式とは異なり，本件交換が民法上の交換契約でないとするならば，明確性の求められる課税要件該当性の判断が不明確なものとなってしまいかねない。
仮に，本件交換が共有物分割であるとしても，共有物分割は，有償か無償かは別にして，持分についての権利が移転することから，その法的性質は，共有者相互間における共有持分の交換又は売買であると解される。このことは，共有物の現物分割であっても同様であり，共有持分についての権利の移転が認められる。このことは，資産の増加益の実現という原告の主張とは全く別問題であり，「譲渡」の解釈は，農業の継続を目的とする相続税の納税猶予という観点から考えるべきで，所得税法における「資産の譲渡」の解釈とは異なる。ｂ原告らは，「特例農地等」に係る相続税の納税猶予制度が，農業の振興や，農地が非農地に転用されることの防止を目的としていることを前提として，恒久的な農地等としての価額を超える対価を得ることなく，しかも，「特例農地等」の減少も来さない場合は，当該「特例農地等」について権利の移転があったとしても，「譲渡」には該当しないと主張している。
しかしながら，相続税は，相続財産をその取得時における時価によって評価した上でされるところ，農地の評価は，転用許可等の可能性を踏まえて行われるため，宅地期待益を含んだ評価となりやすいという問題があったことから，「特例農地等」に係る相続税の納税猶予制度において，かかる評価上の問題を解決しようとしたものであって，その立法目的には，農業振興及び農地の転用防止による農地の保護といった点は含まれていない。
そして，原告が，本件農地１ないし本件農地８のうち，相続税の納税猶予の対象となっていないＱらの共有持分８の３を取得したとしても，それは新たな農地の取得にすぎない。本件農地１ないし本件農地８のうち，Ｑらの共有持分をも一体として，原告が農業経営の用に供していたとしても，「特例農地等」に係る相続税の納税猶予制度の立法目的に農業振興や農地の保護が含まれない以上，「譲渡」の該当性判断において，原告の本件農地１ないし本件農地８の利用実態を考慮すべきではない。
所得税法５８条では，土地の交換が行われた場合，所得税の確定申告書に所要の記載をすることを要件として「資産の譲渡」がなかったものとみなされるが，「特例農地等」について交換が行われた場合には，買換え特例の承認を受ける必要がある。すなわち，措置法通達７０の６－３４，７０の４－３３では，固定資産の交換が行われた場合において所得税法５８条の規定に基づき，所得税の課税上譲渡がなかったものとみなされる場合でも，措置法上は「譲渡等」に該当するとされているし，措置法通達７０の６－３４の解説においても，「特例農地等」の交換が行われた場合，その交換が所得税の課税上譲渡がなかったものとみなされるときであっても，相続税の納税猶予制度上は「譲渡」に該当するため，相続税の納税の猶予を受けようとする場合には，買換え特例の承認を受ける必要があるとされている。
また，原告が本件申立書（乙３）を提出したとしても，本件申立書には，買換え特例承認申請書に記載すべき事項は記載されておらず，本件申立書の記載内容から，Ｏ税務署長において，本件交換が相続税の納税の猶予を継続して受け得るものであると認識することは不可能である。さらに，買換え特例承認申請書は，買換え特例の適用を受けようとする者が，自らの選択によって提出するものであり，Ｏ税務署長に買換え特例承認申請書の提出を教示する義務はないし，仮に原告が買換え特例承認申請書を提出したとしても，買換え特例の承認がされたことが確実であったともいえない。
これらによれば，本件交換は「譲渡」に該当する。
ウ小括
以上によれば，旧本件各農地の面積の１００分の２０を超える割合が「譲渡等」の対象となったといえるから，相続税の納税猶予期限は，全部確定している。


⑶争点②（原告が継続届出書を提出していたことが債務の承認に当たり，原告に対する相続税の徴収権の消滅時効が中断するか〔本件転用及び本件交換がいずれも「譲渡等」に該当する場合に問題となる争点〕）について
（被告の主張）
ア相続税を含む国税の徴収権は，法定納期限から５年間行使しない場合，時効によって消滅するが（国税通則法７２条１項），「特例農地等」に係る相続税の納税の猶予を受けた相続税については，納税の猶予がされている期間内は，相続税の徴収権の消滅時効は進行しない（改正前措置法７０条の６第１８項で準用する同法７０条の４第１５項３号により，国税通則法７３条４項中「延納」とあるのは，「延納（租税特別措置法７０条の６第１項の規定による納税の猶予を含む。）」と読み替えられることによる。）。そして，国税の徴収権に係る時効の中断事由には，債務の承認も含まれるところ（国税通則法７２条３項，民法１４７条３号），債務の承認とは，権利の存在の認識を表示することであり，相手方の権利を消滅させようとする効果意思及び時効期間経過の認識を必要とせず，承認の方法は明示黙示を問わないものと解される。
これを継続届出書についてみると，そもそも，継続届出書を求める趣旨は，農業相続人の相続税の納税の猶予を継続して受ける意思を確認し，「特例農地等」の異動関係等を把握し，国の租税債権の管理を的確化する点にあるところ，継続届出書には，引き続き納税の猶予を受けたい旨のほか，納税猶予分の相続税の額等が記載されていることから，農業相続人が納税の猶予を受けている相続税額の存在を認識し，表示したものと解すべきである。
したがって，原告は，継続届出書を提出することによって，自らが「特例農地等」の納税の猶予を受けている相続税額の存在を認識し，表示しているといえる。
また，原告は，継続届出書においては，相続税の納税の猶予を受け，徴収権の消滅時効が進行しない租税債権と，相続税の納税猶予期限の確定事由が発生したために，納期限が到来して消滅時効が進行している租税債権とが区別して記載されており，前者については，消滅時効が進行していることの認識がなく，債務の承認には当たらないと主張する。しかしながら，相続税の納税猶予制度は，あくまで，相続税の納税期限を猶予するものにすぎず，それ以上に，相続税の納税義務自体の性質を変容させる効力を有するものではない。つまり，同一の納税義務についていえば，相続税の納税猶予期限の確定事由がなく，納税が猶予されている納税義務と，かかる確定事由が発生して納税が猶予されていない納税義務とで，納税義務としての違いはなく，その認識対象を区別する合理的理由はない。イ本件では，本件転用及び本件交換が「譲渡等」に該当するため，平成１４年３月１８日に相続税の納税猶予期限が確定していたことになる。したがって，客観的には，同日以降に継続届出書が提出されたとしても，それによって相続税の納税の猶予を受けることはできず，継続届出書の提出は無意味なものであったことになる。
しかしながら，そのことと，相続税額の存在を確認してその認識を表示しているといえるか否かは別問題であり，結果的に無意味な継続届出書の提出であっても，債務の承認としての効果が否定される理由はない。ウそうすると，前提事実⑵イのとおり，原告が各継続届出書を提出したことは，債務の承認に当たり，各継続届出書の提出日において，本件相続税等の徴収権の消滅時効は中断している。
（原告の主張）
ア改正前措置法７０条の６第１項に基づく相続税の納税猶予制度は，納税猶予期限が確定することがなかった場合，相続税の徴収権が消滅し，その納付義務を免れるという効果を有するものであり，納付義務の免除を伴わない一般的な納税猶予制度（国税通則法４６条）とはその性質を異にするものであるところ，継続届出書を提出する意図は，相続税の納税の猶予を継続し，その納税義務の免除を受けることにあるのであって，相続税の納税義務を確定させることにあるものではない。
このような継続届出書の提出意図及びその提出によって得られる相続税の納税義務の免除という効果を踏まえると，継続届出書が債務の承認に当たり，消滅時効を中断させるものと考えることは，時効制度の趣旨のみならず，時効の利益を受ける者と時効によって権利を失う者との間の衡平にも反するというべきである。
イこれに加え，相続税の納税猶予期限が平成１４年３月１８日に確定したというのであれば，継続届出書は，納税猶予期限が確定するまでの間に提出することが求められているものであるから，同日以後に提出された各継続届出書は，改正前措置法が要求する継続届出書ではないともいえる。すなわち，継続届出書に記載されているのは，あくまでも，相続税の納税の猶予がされている間における，徴収権の消滅時効が進行しない租税債権の存在の認識であって，相続税の納税猶予期限の確定事由が発生したために，納期限が到来して消滅時効が進行している租税債権の存在の認識ではない。納税義務の観点からみても，継続届出書には，相続税の納税猶予期限が確定することなく２０年が経過すれば消滅する納税義務と既にかかる期限が確定して発生した納税義務の２種類が記載されているといえる。これらの租税債権及び納税義務は，性質が真逆のものであって，区別しなければならない。そうであれば，相続税の納税猶予期限が確定した同日以降に提出された各継続届出書によって，相続税の徴収権の消滅時効が中断すると解することはできない。
ウそうすると，原告が各継続届出書を提出したことは，債務の承認に当たるものではなく，その提出によって本件相続税等の徴収権の消滅時効が中断するとはいえない。
⑷争点③（原告に対する相続税の徴収権について被告が消滅時効の中断の主張をすることが信義則に違反するか〔本件転用及び本件交換がいずれも「譲渡等」に該当し，継続届出書の提出が債務の承認に当たる場合に問題となる争点〕）について
（原告の主張）
アＯ税務署長には，継続届出書及びその添付書類を検討し，相続税の納税猶予期限の確定事由の有無を調査すべき義務があり，調査によって，相続税の納税猶予期限の確定事由があると判断した場合は，速やかに相続税の納付を求めるべきである。それにもかかわらず，Ｏ税務署長は，各継続届出書の提出を受けて相続税の納税猶予期限の確定事由を調査せず，又は調査してもかかる事由が発生していないと判断し，漫然と相続税の徴収権の消滅時効期間を経過させたものである。
被告は，本件転用に係る農地の異動の事実に関する通知及び各継続届出書には，本件転用に関する事実とは異なる記載がされていること等を主張し，Ｏ税務署長の調査義務を否定する。しかしながら，原告が提出した書類の内容が正しいことを前提に，調査義務の存在を否定するのであれば，そもそも実地確認が必要となる場合などないことになるし，Ｏ税務署長は，自ら所管する居住者の所得税の申告を受けることにより，本件転用の直後から，本件施設の所有関係及びその敷地利用状況を実地確認する必要があったといえる。