外国子会社合算税制（タックス・ヘイブン対策税制）が導入された昭和５３年頃には，タックス・ヘイブンに設立された内国法人の子会社である法人が国内源泉所得を稼得することは，立法事実としても想定されていなかったかもしれないが，その後，証券化取引の台頭などを契機としてそのような法人が国内源泉所得を稼得することも珍しいことではなくなった。また，平成４年度税制改正により特定外国子会社等の判定を税負担率判定方式に改正したこと，外国税額控除制度にも相当のルールの変更があったこと（特に３分の１ルールの前身である２分の１のルールの導入は措置法通達６６の６－２０が発せられた昭和５３年よりも後の昭和６３年であった。）などの変化が徐々に積み重なった結果，外国子会社合算税制に関する条文や通達の文理が同税制の趣旨・目的から期せずしてかい離させられたという指摘をすることも可能である。そのような状況下においては，より広い視野から，最高裁判所の判例が示した前記(1)のような解釈原理に沿った解釈がされなければならない。
イ措置法６６条の６第１項の趣旨・目的は，内国法人が，タックス・ヘイブンを利用して我が国における租税の負担を回避しようとする事例に対処して税負担の実質的な公平を図ること，現にタックス・ヘイブンを利用することによって国内の税負担が回避されている所得を日本の課税所得に取り込むことによって失われた税収を回復し，もって税制の中立性と納税者間の公平を維持することにあり，このことに照らせば，以下の理由により，特定外国子会社等の国内源泉所得は，合算税制の対象には含まれないものと解すべきである。
(ｱ)特定外国子会社等の国内源泉所得は，日本において法令の定めるところに従って課税されるのであるから，その時点において日本の課税権は確保されており，外国子会社合算税制が防止しようとしている「我が国での税負担を不当に軽減すること」はおよそ考えられず，これを課税対象留保金額に含めてもう一度日本で課税すべき合理的な理由はない。また，同税制には，タックス・ヘイブンに設立された子会社を利用することに対する懲罰的な課税を行うという目的は全くなく，特定外国子会社等の国内源泉所得に対して，前記(3)イ(ｱ)のような重い課税をする理由もない。
(ｲ)趣旨解釈により特定外国子会社等の国内源泉所得が合算課税の対象には生じ得ず，本件のような不合理かつ非常識な課税がされるおそれはなくなる（被告が主張するような解釈を採った場合のように法令の文理に明らかに反する措置法通達６６の６－２０に定められた解釈を採る必要はないし，そのような解釈をとってもなお前記(3)イ(イ)において述べという不合理な結論が導かれることもない。）。
(ｳ)特定外国子会社等の国内源泉所得が合算課税の対象に含まれないとの趣旨解釈によれば，以下のとおり，外国子会社合算税制に関する諸規定を整合的に解釈することが可能となる。
ａ外国子会社合算税制の制定の当時に，特定外国子会社等の国内源泉所得も合算の対象となる課税対象留保金額に含まれることが前提とされていたとすれば，第３の二重課税【国内源泉所得・合算利益間】が生じ得ることは容易に想定できたはずであり，そのような二重課税を調整する規定が法令に置かれたはずである（前掲最高裁平成２１年１０月２９日第一小法廷判決の判示を踏まえると，仮に外国子会社合算税制が第３の二重課税【国内源泉所得・合算利益間】に何ら手当てをせずそれを放置するものであるならば，同税制は不合理な制度であるとの評価を免れない。）。同税制に関する法令上，第３の二重課税【国内源泉所得・合算利益間】につき何ら手当てがなされていないのは，そのような手当てをする必要がそもそもない場合のみを想定して同税制が制定されたものであること，すなわち，同税制が特定外国子会社等の国内源泉所得を合算課税の対象としていないことを示すものにほかならないと解するのが合理的である。
ｂ措置法６６条の７第１項にいう「外国法人税」とは，「外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税」を指し（法人税法施行令１４１条１項），我が国の法人税，所得税及び法人住民税が含まれないことは文理上一義的に明らかである。それにもかかわらず，我が国の法人税，所得税及び法人住民税を「外国法人税」に含ませることができるとする措置法通達６６の６－２０が違法無効なものであることは既に述べたとおりであり，そのような通達が必要であると課税庁が考えた理由は，合算課税の対象となる所得に特定外国子会社等の国内源泉所得が含まれるとの被告主張の解釈そのものに内在している。特定外国子会社等の国内源泉所得が合算課税の対象に含まれないとの趣旨解釈によれば，第３の二重課税【国内源泉所得・合算利益間】が生ずることはないから，措置法６６条の７にいう「外国法人税」についても，それを文理どおりに解釈すれば足りることになる。


ｃ①措置法６６条の６第１項の柱書きの「本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いもの」との文言は，文言解釈では一義的にその意味内容を確定することのできないものであり，②同項の委任を受けて制定された措置令３９条の１４の文言上は，同条１項２号にいう「その各事業年度の所得」には国内源泉所得も含まれると解するのが素直である一方，同条２項２号イにいう「外国法人税」の額に我が国の法人税等は含まれないから，同条１項１号と２号とでは，上記①の措置法６６条の６第１項の柱書きの文言の解釈につき異なる立場が採られ，両者は矛盾しているのであって，同項並びに措置令３９条の１４第１項２号及び２項の規定は，文言解釈ではその意味内容を一義的に理解し難いものである。ところで，措置令３９条の１４第１項２号の規定を簡略化すると，「『税の負担』の割合＝租税／所得≦２５／１００」と数式化することができ，この「税の負担」の割合が論理的に意味を成すのは，分母及び分子が○アいずれも「全世界」を基準とする場合（数式は「外国法人税＋日本の法人税等／全世界所得＝外国法人税＋日本の法人税等／国内源泉所得＋国外源泉所得≦２５／１００」となる。）か，○イいずれも「外国のみ」を基準とする場合（数式は「外国法人税／国内源泉所得＝外国法人税／全世界所得－国内源泉所得≦２５／１００」となる。）のみであり，分母と分子の基準が異なると，実質的に何の意味もない割合が算出されることになる。そして，同号及び同条２項の規定において定義される「税の負担」の割合を上記②の文言解釈に依拠して上記と同様に分数で表すと「外国法人税／全世界所得＝外国法人税／国外源泉所得＋国内源泉所得」となって，論理的に意味のない割合が算出されてしまう。一方，外国関係会社が国内源泉所得を有していない場合のみにこの数式を適用するのであれば，上記○イと同じ割合が算出されることになり，原告主張の趣旨解釈によれば，上記①及び②のとおり文言解釈ではその意味内容を一義的に理解し難い措置法６６条の６第１項及び措置令３９条の１４の規定を合理的に理解することができる。
ｄ前記(2)ウにおいて述べたとおり，措置令３９条の１８第８項の規定は，被告が主張するように合算課税の対象に特定外国子会社等の国内源泉所得が含まれると解した場合には，租税法律主義（特に課税要件法定主義）の要請の下では，違法無効なものということになる一方，原告主張の趣旨解釈によれば，同項は，もともと国外源泉所得であったものを国外源泉所得として扱うことを規定している意味しか持たず，そのような問題は全く生じないことになる。
(5)所得税及び法人税は，納税義務者の全体としての所得（内国法人の場合は全世界所得，外国法人の場合は国内源泉所得）を課税標準とし，同一の所得を有する者に対しては同一の税負担を課することをもって公平を維持しようとするものである。租税特別措置は，この所得の画一，無差別の税負担に対する重要な例外を成すものであり，担税力の観点からは同様の状況にある者につき，税負担の上では特別の利益又は不利益を与えるものであるから，①その措置の政策目的が合理的であるか，②その目的を達成するのにその措置が有効であるか，③それによって公平負担がどの程度に害されるか等の諸点に照らして当該措置が不合理である場合には，租税公平主義（憲法１４条１項）に違反して無効である。
そして，外国関係会社の所得が全て国内源泉所得であり，内国法人同様に我が国で法人税が納付されているにもかかわらず，更に外国子会社合算税制の適用によって当該所得を内国法人に合算して日本の法人税を負担させるとすれば，既に述べたような同税制の趣旨・目的と全く整合せず，そのような目的を達成するために当該措置が有効であるとは認められない。また，我が国においては，内国法人の所得に対する税率は法人税単体で３０％（地方税を含めた実効税率は約４０％）となるように課税が行われているのに対し，本件のように内国法人が軽課税国に所在する子会社を通じて国内源泉所得を得た場合には法人税の税負担率が約５５．９％（地方税を含めると約７２．２％）もの高率で課税を行うこと（本件各更正処分は，まさにそのような結果を生じさせるものである。）は，担税力等の政策的考慮を全く無視した公平負担の侵害というべきである。同税制がこのような租税公平主義違反を生じさせる不合理な租税重課措置を定めたものと解することは，その趣旨・目的に反するものである。
(6)措置法は，法人税法，所得税法等の特別法であり，各種の租税特別措置を定めるものであるところ，外国子会社合算税制が特定外国子会社等の国外源泉所得に対して実質的に課税する趣旨・目的の制度であって，その国内源泉所得（法人税法によって我が国において課税されている所得）に対して更に課税することを予定するものではないことは，措置法が一般法である法人税法の特則であるという関係からも導かれる帰結である。すなわち，特別法は，そこに明示されている限りにおいて一般法に優先するものであり，租税法の適用については，租税法律主義の要請が加わる結果，そのような局面がより強調されなければならないのであって，特別法である措置法の定めが不十分又は不明確である場合には，租税法律主義の観点から，当該特別措置の定めは存在しないこととなり，一般法である法人税法に戻って法律の適用関係を考えなければならない。そして，外国子会社合算税制に関する措置令の規定には，外国関係会社が国内源泉所得を有している場合を想定せずに制定されたという重大な欠陥があり，外国関係会社が国内源泉所得を有する場合の適用関係，課税関係はおよそ不明確といわざるを得ないから，特別法である外国子会社合算税制の適用は排除され，一般法である法人税法の規定に戻って課税関係を決する必要があり，そうすると，外国法人たる外国関係会社の国内源泉所得が親会社である内国法人の所得に合算されて法人税が課税されるものではない。
(7)以上のとおり，我が国において法人税等が課されることとなる特定外国子会社等の国内源泉所得は，「課税対象留保金額」として合算課税の対象とされるべきものではないものというべきである。
第４Ｂ平成１９年１２月期においてＢがＡに係る特定外国子会社等に該当するか
否か（争点４）
１被告の主張の要点


(1)前提事実(1)イのとおり，Ｂは，平成１４年２月にＡの全額出資によりケイマンにおいて設立され，同地に本店を置く外国法人であり，また，Ａは，Ｂ平成１９年１２月期終了時においてもＢの発行済株式の全部を保有していた。このように，Ｂは，Ａによって全株式を保有されているのであるから，同社の外国関係会社に該当する。
また，Ｂが本店を置くケイマンは，法人の所得に対して課される税が存在しない地域である(乙２～乙４，乙１１)。
したがって，Ｂは，本店の所在する地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に当たることから，「特定外国子会社等」(措置法６６条の６第１項)に該当する。(2)ア原告は，法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社は，その税負担率が２５％超であるか否かにかかわらず，全て特定外国子会社等に該当するという被告の解釈は誤りである旨主張する。
イしかしながら，措置法６６条の６第１項の柱書きにいう「本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が…著しく低いもの」とは，その文理を自然に読めば，外国関係会社の本店所在地国等において，当該外国関係会社の所得に対して課される税の負担が，我が国のそれに比して著しく低いものをいうと解され，上記の「著しく低いもの」には，所得に対する課税がない場合が含まれるのであるから，措置令３９条の１４第１項１号にいう「法人の所得に課される税が存在しない国又は地域」がこれに該当することは，上記の文理解釈から明らかである。このことは，軽課税国を利用した租税回避の防止を目的に導入された外国子会社合算税制の趣旨・目的や，同制度導入後の特定外国子会社等の判定方法の改正経緯から当然に導かれる結果であり，課税要件を明確に規定し軽課税国を利用した租税回避を防止するという外国子会社合算税制の趣旨・目的に適合するものである。
したがって，法人の所得に課される税が存在しない国又は地域に主たる事務所を有する外国関係会社(措置令３９条の１４第１項１号)は，当然，特定外国子会社等と判定される。
(3)ア原告は，軽課税国を利用した租税回避の防止が外国子会社合算税制の目的であれば，例えば，本件のようにタックス・ヘイブン国(軽課税国)に本店が所在する外国関係会社が我が国に支店を有し，その国内源泉所得について我が国の内国法人同様に我が国の法人税を負担している場合には，何ら租税回避は存在しない以上，本店所在地国以外の税負担をおよそ考慮することなく，ただその本店所在地国に「法人の所得に対して課される税が存在しないこと」だけを理由に，直ちに特定外国子会社等に該当すると判断することは，外国子会社合算税制の趣旨・目的に合致しないと主張する。イしかしながら，軽課税国を利用した租税回避を防止するためには，「法人の所得に課される税が存在しない国又は地域」を本店所在地国とする外国関係会社を外国子会社合算税制の対象とする必要があることは明らかであり，そのような国又は地域が，措置法６６条の６第１項の柱書きの「税の負担」が「著しく低いもの」に含まれるとすることが同税制の趣旨・目的に合致することは明らかである。また，平成４年の税制改正において，特定外国子会社等の該当性の判定を個々の外国関係会社ごとに行うこととしたとはいえ，同改正において同税制の趣旨・目的自体を変更したわけでなく，その判定は，その外国関係会社の「本店所在地国」の租税に関する法令の規定を基に行うこととされている。
以上からすれば，従来も軽課税国であった「法人の所得に課される税が存在しない国又は地域」に主たる事務所を有する外国関係会社(措置令３９条の１４第１項１号)は，当然に特定外国子会社等に判定され，このことは，軽課税国を利用した租税回避の防止を目的に導入された外国子会社合算税制の趣旨・目的や，同税制の導入後の特定外国子会社等の判定方法の改正経緯から当然に導かれる結果であり，課税要件を明確に規定し軽課税国を利用した租税回避を防止するという外国子会社合算税制の趣旨・目的に適合するものである。したがって，原告の前記アの主張は理由がない。(4)ア原告は，外国子会社等合算税制の適用の結果二重課税が生ずることを理由に，特定外国子会社等の解釈を文理どおりに行うべきではない旨主張するようである。
イしかしながら，既に述べたような外国子会社合算税制の趣旨・目的に照らせば，本店所在地国に留保されている所得につき，我が国において法人税が課税されているか否かにより，合算課税の対象とするか否かが左右されるものではない。
また，外国子会社合算税制については，いわゆるタックス・ヘイブン対策税制が適用される場合であっても所定の方法による外国法人税額の控除を認めるなど，全体として合理性のある制度ということができるとされているのであり（前掲最高裁平成２１年１０月２９日第一小法廷判決参照)とされているのであり，本件においても，既に述べたとおり，法令等において設けられている外国法人税額の控除に係る仕組みを適切に適用すれば，二重課税は大部分が排除されるのであるから，この点に関する原告の主張は，その前提を欠くものであり，失当というほかない。(5)ア原告は，①適用対象留保金額の基準となる未処分所得の計算上，我が国において課税対象となる特定外国子会社等の国内源泉所得を合算の対象から除外せず，特定外国子会社等の国内源泉所得に対する我が国の法人税等の二重課税について法令上何ら手当てすることなく放置することになる措置令３９条の１５第１項１号は，外国子会社合算課税制の趣旨・目的から著しく逸脱することになるものであって，当該条項にはその有効性を失わせしめる致命的な欠陥がある，②措置令は，本件のように外国関係会社が国内源泉所得を有する場合を想定することなく制定されたものである結果，そのような場合に外国子会社合算税制に関する措置令の規定を，制度の趣旨・目的を全く顧慮することなく，条文の字義どおりに適用した場合には立法の不備が顕在化してしまうなどとして，外国関係会社が国内源泉所得を有する場合に条文の文言どおりに適用することは許されず，Ｂは特定外国子会社等に該当しないなどと主張する。


イしかしながら，外国子会社合算税制においては，二重課税を調整するための規定が設けられているところ，外国税額控除を規定する措置法６６条の７の「外国法人税」に，「特定外国子会社等が我が国の法令に基づいて，その国内源泉所得に対して課された法人税等」が含まれないとすることは，二重課税の調整の観点から不合理であることから，措置法通達６６の６－２０は，この場合の外国法人税の額に特定外国子会社等が国内源泉所得に係る所得について課された法人税，所得税等を含めることができることを明らかにしたものであり，このことを指摘して，「何ら手当てすることなく放置」したとする原告の主張は，法令，通達の果たす役割を正解しないものであり，失当である。
２原告の主張の要点
(1)措置令３９条の１４第１項２号の規定を簡略化すると，「『税の負担』の割合＝租税／所得≦２５／１００」と数式化することができるが，同項や措置法６６条の６第１項の文言からは，この数式中の「所得」及び「租税」の範囲について，解釈の手がかりを読み取ることすら困難である。もっとも，上記「税の負担」の割合が論理的に意味を成すのは，分母及び分子が①いずれも「全世界」を基準とする場合（数式は「外国法人税＋日本の法人税等／全世界所得＝外国法人税＋日本の法人税等／国内源泉所得＋国外源泉所得≦２５／１００」となる。）か，②いずれも「外国のみ」を基準とする場合（数式は「外国法人税／国内源泉所得＝外国法人税／全世界所得－国内源泉所得≦２５／１００」となる。）のみであり，分母と分子の基準が異なると，実質的に何の意味もない割合が算出されることになる。ところが，措置令３９条の１４第２項２号イにいう「外国法人税」の額に我が国の法人税等は含まれない一方，同条１項２号にいう「その各事業年度の所得」には，外国に源泉を有する所得（国外源泉所得）のみならず国内源泉所得も含まれると解することが文理上最も素直であると思われ，そうすると，同条１項２号及び２項で定義される「税の負担」の割合をこれらの規定の文言のみに依拠して上記と同様に分数で表すと「外国法人税／全世界所得＝外国法人税／国外源泉所得＋国内源泉所得」となって，実質的に何の意味もない割合が算出されることになる。すなわち，同条１項２号及び２項は，外国関係会社が国内源泉所得を有しているか否かにより，時として全く意味のない「税の負担」の割合が計算されることになる規定であり，措置法６６条の６第１項が求めている「税の負担」の割合を算出する方法としては不合理・不適切なものであるが，外国関係会社が国内源泉所得を有していない場合にのみこの数式を用いるのであれば，上記分数で示される「税の負担」の割合は意味のあるものとなる。このことは，これらの規定が本件のように外国関係会社が国内源泉所得を有する場合を想定せずに制定されたことを強く示唆しており，外国関係会社が国内源泉所得を有する場合の特定外国子会社等の判定方法は，措置令には明示的には規定されていないと解さざるを得ない。したがって，本件のように外国関係会社が国内源泉所得を有する事案においては，これらの規定の表面上の文言のみに依拠して特定外国子会社等に該当するかどうかを判定することは，許されない。


(2)措置法６６条の６第２項２号の委任を受けて適用対象留保金額（特定外国子会社等の親会社である内国法人に対する合算課税の対象となる金額）の基準となる未処分所得の計算方法を定める措置令３９条の１５第１項１号は，その文言上，我が国において法人税等の課税対象となる特定外国子会社等の国内源泉所得を合算課税の対象から除外していない。そのため，特定外国子会社等の国内源泉所得については，当該特定外国子会社等に対して法人税等が課される上，その親会社である内国法人にも法人税等が課税され，第３の二重課税【国内源泉所得・合算利益間】が引き起こされることになる。そして，措置法及び措置令には，このような二重課税を調整するための明文の規定は全く存在しないため，法令上，そのような二重課税は放置されることになる。このような結果は，内国法人がタックス・ヘイブンを利用して我が国における租税の負担を回避しようとする事例に対処して税負担の実質的な公平を図るという外国子会社合算税制の趣旨・目的に反するし，特定外国子会社等に課税される外国法人税について外国税額控除制度を利用して経済的二重課税に一定の手当てをしていることを，外国子会社合算税制の合理性を基礎付ける一つの根拠としている前掲最高裁平成２１年１０月２９日第一小法廷判決の判示に照らしても不合理である。措置令３９条の１５第１項１号の規定には，その有効性を失わせしめる致命的な欠陥があるというべきであり，この規定を，制度の趣旨・目的を全く顧慮することなく条文の字義どおりに適用した場合には，立法の不備が顕在化してしまうことになる。(3)措置法６６条の７第１項及び措置令３９条の１４第２項第１号に規定する外国法人税の額に特定外国子会社等が国内源泉所得に係る所得について課された法人税等の額を含めることができる旨を定める措置法通達６６の６－２０は，①措置令３９条の１５第１項の規定が，外国子会社合算税制において本来想定していなかった第３の二重課税【国内源泉所得・合算利益間】を引き起こしてしまうことが不合理であること（上記規定に不備があり，これを文言どおりに解釈し形式的に適用するだけでは合理的な結論が導かれないこと）を正面から認めた上で，外国子会社合算税制の趣旨・目的，さらには外国子会社合算税制が我が国の法人税等について二重課税を何ら手当てすることなく放置することをおよそ許すものではないとの理念の下，そのような二重課税の排除を，措置法に定められた外国税額控除制度をいわば借用することにより実現しようとするとともに（ただし，既に述べたとおり，このような手当   てによ   る法人   税等の   二重課   税の排   除はは   なはだ   不完全   なもの   である。），②同令３９条の１４第２項１号の規定にも，その文言及び構造上看過し難い重大な不備があり，同項は，外国関係会社が我が国の法人税が課されない国外源泉所得のみを有している場合においてのみ外国子会社合算税制の目的を達成するのに有効な判定方法であることを国税庁が認め，国内源泉所得を有する外国関係会社の税負担率が問題となるべき場面では，同項に定められている特定外国子会社等の判定方法そのものではなく，同条１項及び２項に準じて措置法６６条の６の規定の趣旨・目的に照らした判定を行うべきであるとの解釈を示したものと解するのが論理的かつ合理的である。上記②のような措置法通達６６の６－２０の定めは，前記(1)において述べたとおり国内源泉所得を有する外国関係会社の「税の負担」の割合（税負担率）を措置令３９条の１４第１項２号及び２項の文言のみに依拠して分数で表すと「外国法人税／全世界所得＝外国法人税／国外源泉所得＋国内源泉所得」となり，実質的に何の意味もない割合が算出されてしまうところを，論理的に意味を成すように上記分数の分子についても分母と同様に「全世界」を基準とすること定めたものといえる。そして，措置法６６条の６第１項の規定の改正経緯や外国子会社合算税制の趣旨・目的に照らせば，同項は，２５％以下か否かという税負担率の計算を何らかの合理的な方法で判定することを目的としたものであるということができ，その判定方法として，全世界における所得を分母とし，全世界における負担税額を分子とすること自体には，同条の規定の趣旨・目的に合致し，一定の合理性があるといえる。このような措置法通達６６の６－２０に示された措置法６６条の６第１項柱書きの「税の負担」概念に照らせば，我が国において法人税等の課税対象となる国内源泉所得以外に所得がなく，当該所得について２５％を優に超える税負担率の我が国の法人税が課されたＢ平成１９年１２月期のＢは，特定外国子会社等に該当しないものというべきである。
(4)ア被告は，①軽課税国を利用した租税回避を防止するためには，「法人の所得に課される税が存在しない国又は地域」を本店所在地国とする外国関係会社を外国子会社合算税制の対象とする必要があることは明らかであり，そのような国又は地域が，措置法６６条の６第１項柱書きの「税の負担」が「著しく低いもの」に含まれるとすることが同税制の趣旨・目的に合致することは明らかである，②平成４年の税制改正において，特定外国子会社等の該当性の判定を個々の外国関係会社ごとに行うこととしたとはいえ，同改正において同税制の趣旨・目的自体を変更したわけでなく，その判定は，その外国関係会社の「本店所在地国」の租税に関する法令の規定を基に行うこととされているなどとして，従来も軽課税国であった「法人の所得に課される税が存在しない国又は地域」に主たる事務所を有する外国関係会社(措置令３９条の１４第１項１号)は，当然に特定外国子会社等に判定され，このことは，軽課税国を利用した租税回避の防止を目的に導入された外国子会社合算税制の趣旨・目的や，同税制の導入後の特定外国子会社等の判定方法の改正経緯から当然に導かれる結果であり，課税要件を明確に規定し軽課税国を利用した租税回避を防止するという外国子会社合算税制の趣旨・目的に適合するなどと主張する。


イ前記ア①の主張について，被告は，法人の所得に課される税が存在しない国又は地域を本店所在地国とする外国関係会社であったとしても，我が国において多額の法人税が課税されている会社についてまで外国子会社合算税制の対象として極めて重い二重課税をする必要があるのかや，そのような二重課税をすることが同税制の趣旨・目的に合致するのか，その実質的な根拠を何一つ示していないから，被告の上記主張は失当である。ウまた，本店所在地国以外で課される外国法人税については，当該本店所在地国以外の国（タックス・ヘイブンから見た外国）の法令に従って算出することが可能なのであって，本店所在地国に法人所得税に関する法律が存在しないことは，法人所得税に関する法律の存在しない国又は地域に本店を有する外国関係会社について，本店所在地国以外において課された外国法人税をおよそ考慮しないことを何ら正当化するものではない。すなわち，本店所在地国に法人の所得に対して課される税が存在しない特定外国子会社等の場合においても，措置法６６条の７による外国税額控除制度の適用においては，本店所在地国以外の外国で課された外国法人税があることを想定し，同制度の適用を認めるというのが外国子会社合算税制の制度設計となっていることからすれば，本店所在地国に法人の所得に対して課される税が存在しない外国関係会社についてのみ，本店所在地国以外においてかされた外国法人税をいわば一旦ゼロとみなして特定外国子会社等に該当するか否かを判定した後，かかる外国法人税を外国税額控除制度の対象とし，第３の二重課税【国内源泉所得・合算利益間】を調整する仕組みも用意しないまま放置するというのは，論理的整合性を欠く不明確な税制というべきであるから，租税法律主義の要請が妥当する租税法にあってそのような解釈を採ることはできない。
確かに，平成４年度税制改正までの外国子会社合算税制においては，軽課税国を限定列挙して指定する方式が採られていたから，軽課税国であるか（本店所在地国に法人の所得に対して課される税があるか否か）にまず注目して制度を作ることに意味があったと考えられるが，平成４年度税制改正により，同税制は「個別の企業ごとに税負担割合で判断していこうという制度に改め」られた（甲１９）のであるから，本店所在地国に法人の所得に対して課される税があるか否かだけに注目する理由はなくなったものである。
そして，軽課税国を利用した租税回避の防止が外国子会社合算税制の目的であれば，例えば，本件のようにタックス・ヘイブン国（軽課税国）に本店が所在する外国関係会社が我が国に支店を有し，その国内源泉所得について我が国の内国法人同様に我が国の法人税を負担している場合には，何ら租税回避は存在しない以上，本店所在地国以外の税負担をおよそ考慮することなく，ただその本店所在地国に「法人の所得に対して課される税が存在しないこと」だけを理由に，直ちに特定外国子会社等に該当すると判断することこそが，同税制の趣旨・目的に合致しないものであることはいうまでもない。
以上のとおりであるから，前記ア②の被告の主張にも理由がない。(5)ア被告は，原告において，適用対象留保金額の基準となる未処分所得の計算上，我が国において課税対象となる特定外国子会社等の国内源泉所得を合算の対象から除外せず，特定外国子会社等の国内源泉所得に対する我が国の法人税等の二重課税について法令上何ら手当てすることなく放置することになる措置令３９条の１５第１項１号は，外国子会社合算課税制の趣旨・目的から著しく逸脱することになるものであって，当該条項にはその有効性を失わせしめる致命的な欠陥があるなどと主張したことに対し，措置法通達６６の６－２０によって二重課税が調整されるから，二重課税を何ら手当てすることなく放置したとする原告の上記主張は失当であるなどと主張する。
イしかし，原告は，我が国の法人税等の二重課税が「法令上」何ら手当されることなく放置されていると主張しているものであり，前記アの被告の主張は，法令と通達とを同列に扱おうとするものである上，既に述べたとおり，上記通達の定めを考慮したとしても，第３の二重課税【国内源泉所得・合算利益間】は解消されず，かえって悪化する場合もあるから，前記アの被告の主張は，失当である。
第５本件の事案に限って外国子会社合算税制に関する措置法及び措置令の規定を限定解釈し，Ｂ平成１９年１２月期におけるＢについてはこれらの規定が適用
されないものと解すべきであるか否か（争点５）
１原告の主張の要点
(1)ア前掲最高裁平成２１年１０月２９日第一小法廷判決は，特定外国子会社等に課税される外国法人税につき外国税額控除制度を利用して経済的二重課税に一定の手当てをし，内国法人が特定外国子会社等を利用しなかった場合とほぼ等しい税負担となるように調整することとしていることを，外国子会社合算税制の合理性を基礎づける一つの根拠として示している。そして，仮に同税制それ自体が合理的な制度であることを認めるとしても，これを適用した結果が明らかに不当かつ不合理なものとなる場合，すなわち，明らかに当該内国法人が特定外国子会社等を利用しなかった場合とほぼ等しい税負担とならない場合（当該内国法人が特定外国子会社等を利用しなかった場合と比較しておよそかけ離れた税負担となるような場合）には，外国子会社合算税制の適用は排除しなければならないと解釈するのが，上記判決に照らして論理的かつ合理的な帰結であるとともに，「内国法人が，いわゆるタックス・ヘイブンを利用して我が国における租税の負担を回避しようとする事例に対処して税負担の実質的な公平を図る」という外国子会社合算税制の趣旨・目的にも合致する。
イ前記アのような解釈が租税法律主義（憲法８４条）に反するものでないことは，租税法規の文言の形式的な解釈のみでは導き得ない解釈を租税法規の趣旨等に基づいて導く多数の最高裁判決（最高裁平成１５年（行ヒ）第２１５号同１７年１２月１９日第二小法定判決・民集５９巻１０号２９６４頁，前掲最高裁平成２１年１０月２９日第一小法廷判決等）や，租税法規について，法令の文言を重視しつつも，法令の趣旨・目的，租税の基本原則，税負担の公平性・相当性等を総合考慮し，法的安定性，予測可能性を損なうことのない限度で，租税法令を客観的，合理的に解釈することも許されるとする福岡高等裁判所平成２１年７月２９日（最高裁判所ホームページ登載）からも導くことができるものである。


特に，前掲最高裁平成１７年１２月１９日第二小法定判決の最高裁判所調査官の解説は，租税法律主義は，租税の賦課徴収が，法律の根拠に基づき，法律に従って行われなければならないとする原則であり，私人にとって将来の予測を可能にし，法的安定を確保することを目的とするものであるから，租税法規が適用されて租税の賦課徴収がされるべき事案であること，あるいは，租税の減免を認める租税法規が適用されるべき事案でないことが，関係者に明らかな場合であるならば，租税法規を適用して租税を賦課徴収すること，あるいは，租税の減免を認める租税法規を適用しないこととしても，租税法律主義違反の問題は生じない旨，租税法規の適用範囲の限定（限定解釈）が許容される場合があることを明確に論じている。これは，直接には政策的租税軽課措置についての説明であるが，上記のような限定解釈を導く根拠とされている租税法律主義の目的は，政策的租税重課措置についても同様に当てはまるから，同様の適用範囲の限定（限定解釈）は，本件で問題となっている政策的租税重課措置である外国子会社合算税制についても許容される。
(2)第３の２(3)において言及した原告によるシミュレーションをめぐる求釈明の結果，被告も，本件事案においては同一所得に対する法人税二重課税が生じていること（第３の二重課税【国内源泉所得・合算利益間】が解消されないこと）を認めるに至っているところ（平成２５年４月１９日付け被告準備書面(5)第４の３(2)ウ・４９頁参照），本件事案の特徴は，以下のとおりである。
アＢは，Ｂ平成１９年１２月期において，そのＥ支店において保有していた政策保有株式の一部を譲渡した結果生じた３８５億８１６７万０５０８円の所得（本件所得）について，その全額が国内源泉所得として我が国について法人税等の課税に服することとされ（法人税法１４１条１号，同法１４３条，地方税法５３条，同法７２条の２，同法３２１条の８，同法１条２項），前提事実(2)イのとおり，上記の法人税等として合計１７８億１４０６万４０００円を納付した。
イ一方で，Ｂは，本件所得から前記アの納税資金と若干の当面の運転資金等を控除した２００億円を，前提事実(2)アのとおり，Ｂ平成１９年１２月期の末日から２か月以内に，当時の１００％親会社であり，内国法人であるＡに対して本件配当として支払った。すなわち，本件所得は，①Ａにおいて我が国の課税に服することになった本件配当２００億円，②Ｂ平成１９年１２月期に係る法人税等としてＢが納付した我が国の法人税等合計１７８億１４０６万４０００円及び③その他から構成されるが，上記①～③の全額を課税所得として我が国の法人税等がＢに課されているのであるから，本件所得を構成する上記①～③の全ては，我が国の法人税等が課税済みの所得であり，そのうち上記②が我が国の法人税等として我が国に納付された税額である。上記①～③のいずれについても，Ｂが我が国の課税を逃れたとか不当に軽減したとかいう事実はない。
ウそもそも，外国子会社合算税制が特定外国子会社等の留保所得に着目している理由は，同税制の目的が「我が国での税負担を不当に軽減することを規制すること」にあり，株主たる内国法人は，特待外国子会社等に，課税対象留保金額を配当させるだけの「支配力をもっているにもかかわらず，子会社等が配当を全くあるいはわずかしか行わず，留保所得を蓄積しているところに税の回避を推認し得る」からである（乙８）。ここにおいて「留保所得」として問題視されているのは，本来我が国の居住者の全世界所得の一部として我が国で課税されるべきであるにもかかわらずその課税を受けないまま特定外国子会社等に蓄積されている所得であることは，上記のような同税制の目的を併せ考慮すれば明らかであるところ，本件所得を構成する前記イ①～③は，いずれもこのような意味における「留保所得」には該当しない。
しかも，前記イ②は，Ｂにより，その全額が本件所得に課されたＢの法人税等として本来の法定納期限までに納付されている。すなわち，我が国は，Ｂの全所得を対象として計算された法人税等の税額の全額の納付をＢから受けることによって，Ｂの所得から，通常の内国法人が負担するのと全く同等の税収を，本件各更正処分がされるよりもはるか前に得ているのである。
エそれにもかかわらず，本件においては，更に本件各処分をすることにより，平成２０年４月期においてＢがＡの特定外国子会社等に該当するとして，Ｂ平成１９年１２月期の本件所得３８５億８１６７万０５０８円のうちＡに配当された本件配当２００億円（前記イ①）を控除した残額を基礎に算出された１８８億３６３３万２３４４円が課税対象留保金額としてＡに合算され，Ａが約４９億円の法人税を負担することになった。この結果，本件所得のうち課税対象留保金額に対応するとされた部分（前記イ②及び③）に対しては，我が国の法人税が合計１０５億２９０４万１６４８円（地方税を含めると合計１３５億９８８０万０１２５円。なお，課税対象留保金額１８８億３６３３万２３４４円に対して課された法人税等の額は，本件所得３８５億８１６７万０５０８円に対して課された法人税額及び地方税額からそれぞれあん分計算によって算出している。）が課され，本件各処分によって合算課税の対象とされた所得の我が国における法人税の税負担率は５５．９％（地方税を含めると約７２．２％）に達し，我が国の法人税の税率約３０％の約１．９倍（内国法人の法人税等の実効税率約４０．７％の約１．８倍）となっている。
(3)ア既に述べたような外国子会社合算税制の趣旨・目的に照らせば，本件各処分によってされた前記(2)エのような課税は，不当かつ極めて不合理なものであることが明らかである。


イ仮に，同税制の構造上，特定外国子会社等の所得に対する外国法人税と合算課税の間の二重課税は外国税額控除により調整されるという被告の解釈を前提としたとしても，外国税額控除においては，「国際的二重課税」の調整に当たって，３分の１ルール（措置令３９条の１８第８項ただし書）やいわゆる９０％シーリング（法人税法施行令１４２条３項１号）など，その調整を一定程度制限する規定が設けられていることから，本件におけるＢのように特定外国子会社等がケイマンのような法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国法人であり，かつ，我が国において内国法人と同率の法人税等の課税を受けている場合において，外国子会社合算税制による合算課税の結果生ずる第３の二重課税【国内源泉所得・合算利益間】（同一所得に対する法人税二重課税）が完全に排除されず，残ることになる。問題は，そのようにして残ってしまった同一所得に対する法人税二重課税は，租税法律主義の下において，法律に根拠のある課税といえるのかである。ウそもそも，被告が第３の二重課税【国内源泉所得・合算利益間】に外国税額控除を適用すると主張している理由は，そのような同一の所得に対する二重課税が，外国子会社合算税制の趣旨・目的に反する不当かつ極めて不合理な課税であるからにほかならないから，外国税額控除を適用してもなお残る前記イのような課税が，外国税額控除を適用したことによって適法な課税に変身することについて，明確な根拠となる法律がない限り，そのような課税はやはり同税制の趣旨・目的に反する不当かつ極めて不合理な課税であり続けるはずである。
既に述べたとおり，外国税額控除において二重課税が完全には排除されなくてもよいと考えられている理由は，複数国の課税権の抵触を調整する場合には居住地国としての我が国が全面譲歩をするべき理由はないというところにあるから，外国子会社合算税制によって生ずる第３の二重課税【国内源泉所得・合算利益間】に対して外国税額控除を適用することが認められるとの前提を採ったとしても，本件のように外国税額控除を適用しても第３の二重課税【国内源泉所得・合算利益間】につき相当程度の調整がされるどころかかえって税負担が増えるという事案においては，同税制の趣旨・目的に反する不当かつ極めて不合理な課税に外国税額控除を適用してもなお残る課税が，外国税額控除を適用したことによって適法な課税に変身するというのは背理である。
エ被告は，本件については，外国子会社合算税制の趣旨・目的に照らせば，Ｂが法人の所得に対する課税のないケイマンにおいて原告に配当することなくその所得を留保しているのであるから，実質的に見ても，正に同税制を適用すべきケースであるなどと主張する。
しかし，そのような主張を前提とすれば，本件の事案では，Ｂは，我が国の法人税等を納付するための前記(2)イ②の納税資金を残すことなく，本件所得の全額を親会社であるＡに配当しない限り，同税制の趣旨・目的に反する不当かつ極めて不合理な課税を甘受しなければならず，そのような課税を排除する方法がないどころか，外国税額控除の適用を受けると課税がより高率になるという不合理極まりない課税を受けることになるのであって，被告の上記主張は，失当である。
オ結局のところ，本件のように，合算課税による同一所得に対する法人税二重課税の結果，実質税負担率が７２．２％という結果になるような事案においては，このような課税は，外国子会社合算税制の趣旨・目的に反する不当かつ極めて不合理なものであることが明らかであって，仮に個別の条文の解釈については被告の主張を前提とするのであっても，本件のような事案においては，限定解釈により同税制の適用は排除すべきである。すなわち，本件は，前記(1)アにおいて述べた「当該内国法人が特定外国子会社等を利用しなかった場合と比較しておよそかけ離れた税負担となるような場合」に該当することが明らかであって，前掲最高裁平成２１年１０月２９日第一小法廷判決に照らしても，本件は，同税制の適用が排除されなければならない事案であるということができる。
(4)アなお，被告は，税負担の観点からは，ケイマンに子会社を設立するという法形式を選択した場合には，措置法上合算課税の対象とされることで「経済的二重課税」が生じ得るため，直接我が国に子会社を設立するという法形式を選択した場合における税負担よりも重い税負担を負うこととなり得ることが事前に予測可能であったにもかかわらず，Ａは，あえてケイマンに子会社を設立するという法形式を選択したのであるから，本件は，当事者が，自由な意思によりあえて「経済的二重課税」が生じ得る法形式を選択したものであるなどと主張する。
イしかし，本件において問題とされている法令の条文においては，当事者の主観的事情や認識の有無が課税要件ではないことが明らかである上，仮に二重課税が生ずることを予測することができたとしても，原告が課税処分を争うことは何ら妨げられないから，被告の前記アの主張に係る事情は，本件の判断に何ら影響を与えるものではない。
被告がＡにおいてＢの設立時には租税回避を意図していたことを示唆する目的で前記アのような主張をしているとしても，Ｂの設立には経済的な理由があり，かつ，Ｂは設立以来日本に支店を有してその所得全額につき我が国の法人税等の課税を受けているのであるから，そのような主張には事実誤認がある。
さらに，外国子会社合算税制において，特定外国子会社等該当性及び合算課税をするか否かは，事業年度ごとに判定されるものであり，Ｂ設立時において，その後の事業年度に同税制が適用されるか否かは確実には分からないことであるから，ＡがＢの国内源泉所得が同税制の対象となることを予測してＢを設立したか否かは，やはり本件において何の意味も持たない。
２被告の主張の要点
限定解釈とは，「形式的に既存の法令の規定を適用した場合に結論が制度趣旨・目的に反して，明らかに不当かつ不合理なものとなるときに，法令上の明文の定め(括弧内省略)がなくとも，法令の適用範囲を限定的に解釈することにより結論の妥当性を図る解釈手法」であるところ，本件については，外国子会社合算税制の趣旨・目的に照らせば，Ｂが法人の所得に対する課税のないケイマンにおいて原告に配当することなくその所得を留保しているのであるから，実質的にみても，正に外国子会社合算税制を適用するべきケースであるというべきである。したがって，本件が「形式的に既存の法令の規定を適用する場合」に該当しないことは明らかであり，また，原告が主張するように結果としての税負担が４０％を超えるものとなったとしても，そのことのみをもって，外国子会社合算税制を適用した結果が明らかに不当かつ不合理なものということもできない。
以上のとおりであるから，前記１の原告の主張は，「結論が制度趣旨・目的に反して，不当かつ不合理なものとなる」という前提を欠き，理由がないというほかない。


なお，Ｂの事業は，Ａの子会社であるＤから取得した政策保有株式を保有することであったが，ケイマンに法人の実体はなく，全ての資産負債及び損益はＥ支店に帰属し，その収入は，我が国で発生したもののみであり，その意味で，ケイマンに法人を設立する経済的理由は何ら存在しなかったものである。また，税負担の観点からは，ケイマンに子会社を設立するという法形式を選択した場合には，措置法上合算課税の対象とされることで「経済的二重課税」が生じ得るため，直接我が国に子会社を設立するという法形式を選択した場合における税負担よりも重い税負担を負うこととなり得ることが事前に予測可能であった。それにもかかわらず，Ａは，あえてケイマンに子会社を設立するという法形式を選択したのであるから，本件は，当事者が，自由な意思によりあえて「経済的二重課税」が生じ得る法形式を選択したものである。このような法形式を選択した場合に外国子会社合算税制の適用対象とされることを原告及びＡ(平成２０年５月の合併後はＨ株式会社)が認識していたことは，Ｂの平成１４年２月１８日から同年３月３１日までの事業年度ないしＢ平成１９年１２月期について，Ｂが特定外国子会社等に該当することを前提とした確定申告書（乙２ないし５）を提出していることからも明らかである。
以   上
（別紙４）
Ａ及び原告の納付すべき税額等
第１Ａの平成２０年４月期における納付すべき税額等について１課税所得金額                     １６３億３８７４万３１７１円上記金額は，次の(1)の金額に(2)及び(3)の金額を加算した金額である。(1)確定申告における所得の金額        △１７億７１９６万１７０２円上記金額は，原告が麹町税務署長に対して平成２０年７月３０日に提出した平成２０年４月期確定申告書に記載された所得の金額と同額である。(2)特定外国子会社等に係る課税対象留保金額の益金算入額
１８０億６８７２万５８３６円
上記金額は，原告（合併前のＡ）が，Ｂの平成１９年１２月期に係る措置法６６条の６第１項に規定する課税対象留保金額として次のアからウまでに述べるように１８８億３６３３万２３４４円を所得の金額の計算上益金の額に算入すべきところ，７億６７６０万６５０８円のみを算入することによって，所得の金額を過少に計算していると認められる金額であるから，所得の金額の計算上，益金の額に算入される金額である。
ア未処分所得の金額の計算
Ｂ平成１９年１２月期の決算に基づく所得の金額２２２億１３０６万５１５２円につき，本邦法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額(措置令３９条の１５第１項)は，原告が平成２０年４月期確定申告書にＢに係る「未処分所得の金額」として記載した３８５億８１６７万０５０８円に，計算誤りと認められる次の各金額を加算又は減算した後の３８８億３７５４万２３４４円である。
(ｱ)申告時に「損金の額に算入した納税充当金」として所得の金額に加算されていた金額のうち４７６１万４６４２円は，Ｂ平成１９年１２月期において納付した配当等に係る所得税の額であるから，当該金額を加算過大額として減算する。
(ｲ)申告時に「控除対象配当等の額」として所得の金額から減算されていた１億６０８０万１６５１円は，法人税法２３条の規定による受取配当等の益金不算入相当額であるが，同条の規定は，未処分所得の金額の計算に適用されない(措置令３９条の１５第１項)ため，当該金額を減算過大額として加算する。
(ｳ)平成２０年４月期確定申告書別表十七(二)付表「特定外国子会社等の判定に関する明細書」の「控除未済欠損金額」を繰越欠損金の「当期控除額」として所得の金額から減算した１８億４１４５万６６３５円は，当該金額に次のｂを加算し，ａ及びｃを減算した１６億９８７７万１８０８円が正当であるから，その差額１億４２６８万４８２７円を所得の金額の計算上加算する。
ａＢ平成１８年３月期及びＢ平成１９年３月期に係る未処分所得の金額の計算において，受取配当等の益金不算入相当額を「控除対象配当等の額」として所得の金額から減算したことにより，Ｂ平成１５年３月期に係る控除未済欠損金額が９５１７万３６２８円過大となっていたので，同金額を繰越欠損金の当期控除額から減算する。ｂＢ平成１６年３月期に係る未処分所得の金額の計算において，配当等に係る所得税の額を「損金の額に算入した納税充当金」として所得の金額に加算したことにより控除未済欠損金額が２３２９万４２８２円過少となっていたので，同金額を繰越欠損金の当期控除額に加算す
る｡
ｃＢ平成１７年３月期に係る未処分所得の金額の計算において，受取配当等の益金不算入相当額を「控除対象配当等の額」として所得の金額から減算したことにより控除未済欠損金額が７０８０万５４８１円過大となっていたので，同金額を繰越欠損金の当期控除額から減算する。
イ適用対象留保金額の計算
既に述べたとおり，適用対象留保金額は，特定外国子会社等の各事業年度の未処分所得の金額から，当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額及び当該各事業年度を基準事業年度とする剰余金の配当等の額の合計額を控除して計算するものである。
前記アのＢに係る「未処分所得の金額」３８８億３７５４万２３４４円から，Ｂに係る平成１９年５月２９日に申告された都民税の額１２１万００００円及びＢが平成２０年１月２２日に配当決議をし，同月２５日に支払った２００億円（本件配当金）を控除すると，適用対象留保金額は，１８８億３６３３万２３４４円となる。
ウ課税対象留保金額の計算
課税対象留保金額は，適用対象留保金額に，当該特定外国子会社等の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該内国法人の有する当該特定外国子会社等の請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額である。


既に述べたとおり，Ａは，Ｂ平成１９年１２月期終了の時においてもＢの発行済株式の全部を有していることから，適用対象留保金額１８８億３６３３万２３４４円の全額が課税対象留保金額となる。(3)未収消費税の損金不算入額               ４１９７万９０３７円上記金額は，原告（合併前のＡ）が，控除対象外消費税額として５４４７万３７８１円を所得の金額の計算上益金の額に算入すべきところ，１２４９万４７４４円のみを算入していたため，益金の額に算入されるべき金額である。
２課税所得金額に対する法人税の額         ４９億０１６２万２９００円上記金額は，前記１の課税所得金額（通則法１１８条１項の規定に基づき１０００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）に法人税法６６条１項に規定する税率を乗じて計算した金額である。
３法人税の額から控除される所得税の額            ２億０１３９万３９０６円上記金額は，法人税法６８条に規定する法人税の額から控除される所得税の額であり，平成２０年４月期確定申告書の控除所得税額に記載された金額と同額である。
４納付すべき法人税の額               ４７億００２２万８９００円上記金額は，前記２の金額から前記３の金額を控除した金額（通則法１１９条１項の規定に基づき１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）である。
５既に納付の確定した法人税の額                △２億０１３９万３９０６円上記金額は，平成２０年４月期確定申告書に記載された還付金の額と同額である。
６差引納付すべき法人税の額            ４９億０１６２万２８００円上記金額は，前記４の金額から前記５の金額を控除した金額（通則法１１９条１項の規定に基づき１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）であり，原告が新たに納付すべき法人税の額である。
第２原告の平成２０年１２月連結期における納付すべき税額等について１課税所得金額                  △２７８億７７４１万９８８５円上記金額は，次の(1)の金額に(2)の金額を加算し，(3)の金額を控除した金額である。
(1)確定申告における連結所得金額      △２８２億８８１４万７６５４円上記金額は，原告が麹町税務署長に対して平成２１年６月１日に提出した平成２０年１２月連結期確定申告書に記載された連結所得の金額と同額である。
(2)連結所得に加算すべき金額の合計           ２２億８３６７万９５３３円上記金額は，次のア～オの金額の合計金額である。
ア分割前事業年度の欠損金の損金算入過大額
１７億７１９６万１７０２円
上記金額は，平成２０年４月期更正処分により被合併法人であるＡの平成２０年４月期における欠損金額が０円となったことから，連結所得の金額の計算上，過大に損金の額に算入された金額である。イ役員給与の損金不算入額             １億４６８９万５４８０円上記金額は，原告が役員に対して退職金を支給したとして所得の金額の計算上損金の額に算入していたものの，支給金額計算基準等から判断した結果，他の引き続き勤務している者に支払われる給与等と同性質であり，また，法人税法３４条１項に規定する給与等にも該当しないことから，連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない金額である。ウ外国法人税還付金減算過大額                ３億５９５９万９５７２円上記金額は，連結親法人の過年度の租税公課の見積計上額として所得の金額に加算した金額のうち，平成２０年１２月連結期に確定した３億０７４３万４６６１円を所得の金額の計算上損金の額に算入すべきところ，６億６７０３万４２３３円を減算したために，連結所得の金額の計算上過大に損金の額に算入された金額である。
エ一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度超過額の増加額
５２２万２６８２円
上記金額は，連結子法人であるＧの法人税法５２条に規定する一括評価金銭債権に係る貸倒引当金について，法人税法施行令９６条２項に基づき貸倒実績率を再計算して繰入限度額を計算したところ，繰入限度超過額が過少となっていた金額であり，益金の額に算入される金額である。オ雑益計上漏れ                           ９７円上記金額は，連結子法人であるＧの消費税及び地方消費税の更正に伴う消費税額等の納付税額と未払消費税額との差額であり，雑益として連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額である。
(3)連結所得の金額から減算すべき金額の合計   １８億７２９５万１７６４円上記金額は，次のア～エの金額の合計金額である。
ア外国法人税還付金加算過大額                ４億５７５９万１２７４円上記金額は，外国法人税還付金に係る為替差損のうち，平成２０年１２月連結期において未確定の外国法人税還付金に係る為替差損は１億５１５９万０１６３円であるにもかかわらず，６億０９１８万１４３７円を所得の金額の計算上益金の額に算入したために，連結所得の金額が過大に計上された金額であり，損金の額に算入される金額である。イ事業再構築引当金加算過大額            ９５２０万００００円上記金額は，事業再構築引当金として所得の金額の計算上益金の額に算入した１億９９７０万円のうち，役員に対する退職金として支払が確定した金額であり，損金の額に算入される金額である。
ウ事業税の損金算入額              １２億５４７４万７４００円上記金額は，Ａの平成２０年４月期更正処分により所得の金額が増加したことに伴い生じた事業税の金額であり，損金の額に算入される金額である。
エ未払消費税の損金不算入額加算過大額            ６５４１万３０９０円上記金額は，原告の控除対象外消費税額として４９０４万７５５１円が連結所得の金額の計算上過大に益金の額に算入され，また，連結子法人であるＧの控除対象外消費税額として１６３６万５５３９円が連結所得の金額の計算上過大に益金の額に算入されたものであり，連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額である。
２課税所得金額に対する法人税の額                     ０円上記金額は，前記１の課税所得金額に法人税法６６条１項に規定する税率を乗じて計算した金額である。


平成２７年４月２７日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２６年（ワ）第２６９７４号発信者情報開示請求事件
口頭弁論終結日平成２７年２月２７日
判            決
東京都新宿区＜以下略＞
原告        創価学   会
同訴訟   代理人   弁護士         中條秀   和同                 甲斐伸   明
東京都千代田区＜以下略＞
被告        エヌ・ティ・ティ・コミュニケ
ーションズ株式会社
同訴訟   代理人   弁護士         五島丈   裕
主            文
１被告は，原告に対し，別紙発信者情報目録記載の情報を開示せよ。２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
主文同旨
第２事案の概要
１本件は，別紙写真目録記載の写真（以下「本件写真」という。   ）の著作権を有する原告が，被告の提供するインターネット接続サービスを経由して，インターネット上の電子掲示板「Ｙａｈｏｏ！知恵袋」（以下「本件掲示板」という。）に投稿された別紙投稿記事目録記載１ないし２９の各記事（以下，同目録の番号に対応して「本件記事１」などという。また，本件記事１ないし２９を併せて「本件各記事」という。）中に掲載された写真は，いずれも本件写真を複製又は翻案したものであり，本件各記事を投稿した行為は原告の著作権（公衆送信権）を侵害するところ，本件各記事の投稿者に対する損害賠償請求権の行使のためには，本件各記事に係る別紙発信者情報目録記載の情報（以下「本件発信者情報」という。）の開示が必要であると主張して，経由プロバイダである被告に対し，特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（以下「法」という。）４条１項に基づき，本件発信者情報の開示を求める事案である。
２前提事実等（証拠等を付記しない事実は，当事者間に争いがない。なお，書証の枝番は，省略することがある。）
(1)当事者
ア原告は，昭和２７年９月８日，宗教法人法に基づいて設立された宗教法人である。
イ被告は，電気通信事業を営む株式会社であり，法４条１項の開示関係役務提供者に該当する。
ウ   Ａ氏は   ，原告   の名誉   会長で   ある（   以下，同氏を「   Ａ名誉会長」という。）。
(2)本件各記事の投稿
ア氏名不詳者は，別紙投稿記事目録「投稿日時」欄記載の各日時に，株式会社ヤフーが開設，運営している本件掲示板に，本件各記事を投稿した（甲１，３，５，１０）。
イ本件各記事には，別紙１ないし２９（別紙の番号は，本件各記事の番号に対応している。）の赤枠内のＡ名誉会長の写真（以下，別紙の番号に対応して「本件写真１」などという。また，本件写真１ないし２９を併せて「本件各写真」という。）及び記述が掲載されている（甲１，３，５）。
ウ別紙投稿記事目録「ＩＰアドレス」欄記載のＩＰアドレスは，いずれも被告が使用しているものである（甲４）。
３争点及び争点に対する当事者の主張
(1)権利侵害の明白性
ア本件写真の職務著作該当性
（原告の主張）
本件写真は，原告に雇用され，撮影当時，聖教新聞社に所属していたＢ（以下「Ｂ」という。）が撮影したものである。
聖教新聞社は，原告の宗教法人「創価学会」規則及び「創価学会聖教新聞社管理運営規程」に基づいて運営されており，原告の一事業部門に当たるから，Ｂは原告の職員である。そして，本件写真は，平成１９年１２月２５日，Ｂが，勤務時間中に，原告の業務として，原告施設においてＡ名誉会長を撮影したものであり，原告の発意に基づき職務上撮影した写真といえる。さらに，本件写真は，聖教新聞社が発行するグラフＳＧＩ２０１３年１月号に掲載され，原告の名義で公表された。なお，原告の就業規則には，職員が職務上作成した著作物の著作権が原告に帰属することを確認する規定がある。
したがって，本件写真は，原告の業務に従事する者が職務上作成した著作物であるから，著作権法１５条１項に基づき，本件写真の著作者は原告であり，本件写真の著作権は原告に帰属する。
（被告の主張）
不知。ただし，本件写真の著作物性は争わない。
イ本件各記事の投稿による原告の公衆送信権侵害
（原告の主張）
本件各写真はいずれも，以下のとおり，本件写真を複製又は翻案したものであるから，本件各写真を掲載した本件各記事を本件掲示板に投稿した行為は，原告の公衆送信権を侵害する。
(ｱ)本件写真１及び２について
本件写真１と本件写真を比較すると，写真の縦横比が僅かに異なるほかは，被写体であるＡ名誉会長の服装，髪型及び表情，並びに背景及びアングルが同一である。また，本件写真１のＡ名誉会長の額には本件写真には存在しない目が書き加えられているが，これだけでは本件写真と「同一性ある部分が新しい著作物の中で埋没してしまい，表現上の本質的な特徴を直接感得することができないほど色あせた状態」であるとは到底いえず，本件写真１からは，本件写真を撮影したＢが，被写体であるＡ名誉会長の品格の高さや柔和で温厚な表情を引き立たせるために，背景，照明，光量，アングル，絞り等に工夫を加えた本件写真の表現上の本質的な特徴を直接感得することができる。したがって，本件写真１が本件写真を複製又は翻案したものであることは明白である。また，本件写真２は，本件写真１と同一のものであるから，上述のとおり，本件写真を複製又は翻案したものであるといえる。
(ｲ)本件写真３ないし９について
本件写真３は，本件写真１と比べて，Ａ名誉会長の額に書き加えられた目の数が一つ少ないほかは，本件写真１と同一である。したがって，上記(ｱ)で述べたところと同様の理由により，本件写真３は本件写真を複製又は翻案したものであるといえる。
また，本件写真４ないし９はいずれも，本件写真３と同一のものであるから，上述のとおり，本件写真を複製又は翻案したものであるといえる。
(ｳ)本件写真１０ないし１４について
本件写真１０は，本件写真１と比べて，Ａ名誉会長の額に書き加えられた目の数が二つ少ないほかは，本件写真１と同一である。したがって，上記(ｱ)で述べたところと同様の理由により，本件写真１０は本件写真を複製又は翻案したものであるといえる。


また，本件写真１１ないし１４はいずれも，本件写真１０と同一のものであるから，上述のとおり，本件写真を複製又は翻案したものであるといえる。
(ｴ)本件写真１５ないし１８，２０，２４，２６，２９について本件写真１５と本件写真を比較すると，Ａ名誉会長の服装，髪型，表情，背景，アングル及び構図が同一である。したがって，本件写真１５が本件写真を複製したものであることは明白である。
また，本件写真１６ないし１８，２０，２４，２６，２９は，本件写真１５と同一のものであるから，上述のとおり，本件写真を複製したものといえる。
(ｵ)本件写真１９，２２，２３，２７について
本件写真１９と本件写真を比較すると，写真の縦横比が異なるほかは，Ａ名誉会長の服装，髪型，表情，背景，アングルは全く同一である。また，本件写真１９では，Ａ名誉会長の目の周囲が茶色に，頬の皺が赤く塗られているが，これだけでは，本件写真と「同一性ある部分が新しい著作物の中で埋没してしまい，表現上の本質的な特徴を直接感得することができないほど色あせた状態」とは到底いえず，本件写真１９からは本件写真の表現上の本質的な特徴を直接感得することができる。したがって，本件写真１９が本件写真を複製又は翻案したものであることは明白である。
また，本件写真２２，２３，２７はいずれも，本件写真１９と同一のものであるから，上述のとおり，本件写真を複製又は翻案したものであるといえる。
(ｶ)本件写真２１，２５，２８について
本件写真２１と本件写真を比較すると，写真の縦横比が異なるほかは，Ａ名誉会長の表情，アングルは全く同一である。また，本件写真２１では，Ａ名誉会長の顔の周囲で写真が切り取られているが，これだけでは，本件写真と「同一性ある部分が新しい著作物の中で埋没してしまい，表現上の本質的な特徴を直接感得することができないほど色あせた状態」とは到底いえず，本件写真２１からは本件写真の表現上の本質的な特徴を直接感得することができる。したがって，本件写真２１が本件写真の複製又は翻案したものであることは明白である。
また，本件写真２５及び２８はいずれも，本件写真２１と同一のものであるから，上述のとおり，本件写真を複製又は翻案したものであるといえる。
（被告の主張）
争う。
ウ権利制限事由がないこと
（原告の主張）
本件において，原告の公衆送信権を制限する事由は存在しない。被告は，本件各写真の掲載が，著作権法３２条１項の引用に該当する余地があると主張するが，本件各記事中の記述は，いずれも本件各写真には何ら言及しておらず，本件各写真は，単に，本件各記事中の記述によりＡ名誉会長を揶揄し，その対象であるＡ名誉会長の容貌を晒すためだけに用いられたことは明白であるから，本件各記事において，本件各写真を引用する必要性，必然性はない。そして，本件各写真は，それ自体が鑑賞性，独立性を有しているものといえるから，本件各記事中の記述と本件各写真との間に主従の関係は認めることができず，本件各写真の引用が，引用の目的上必要最小限度の範囲内のものであるともいえない。したがって，本件各写真の掲載による公衆送信権侵害につき，著作権法３２条１項の引用の主張は成立せず，その他原告の権利を制限する事由はない。
（被告の主張）
争う。本件写真は既に公表されたものであり，本件各写真の掲載は，著作権法３２条１項の引用としての利用に該当する可能性もある。本件各記事中には，「Ａ大聖人のすばらしいところを伝えていく光の伝道師になりたいと思います。」（本件記事１），「ＩＱ１３４の日蓮大聖人を遥かに超える大聖人大宇宙の最高指導者」（本件記事２），「宇宙の中心者よりも態度が大きくて偉いということは，超宇宙的存在であり８次元以上の存在と思われる。宇宙外生命体の一種なのだろうか？」（本件記事５），「Ａ大聖人による「第４の目」の開眼は，日蓮大聖人でさえ成しえなかった人類史上初めてとなる大偉業である。『人類史上最大の大偉人』と全世界から称賛される理由である。」（本件記事６，７），「Ａ大聖人の珠玉のお言葉Ａ先生を全世界の人々が手本にして見習うべきですね。」（本件記事１１），「青春の志に生き抜く，大情熱の人生は崇高である。素晴らしいメッセージですね。Ａ先生の若い青年に向けて心温かいお言葉ですね。Ａ先生は若いうちにがむしゃれくに生きなさいと分かりやすく説明されています。先生を全席の人々が手本にして見習うべきですね。」（本件記事１３），「創価学会は永遠に不滅です。２０１４年も素晴らしく大活躍することは魔違いないでしょう」（本件記事２９）など，原告ないしＡ名誉会長に対する意見，批評を記載したものということもできる記述があり，本件各写真は，意見，批評の対象を明示するために必要な資料として本件各記事に掲載されたものといえるから，引用としての利用に該当する余地もある。
(2)開示を受けるべき正当な理由
（原告の主張）
原告は，本件各記事を投稿した者に対し，著作権（公衆送信権）侵害の不法行為に基づき，損害賠償等を求めるため，被告に対し，投稿した者に係る本件発信者情報の開示を求めるものであるから，正当な理由がある。
（被告の主張）
否認ないし争う。
第３当裁判所の判断
１前記前提事実等，後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
(1)本件写真は，平成１９年１２月２５日，その当時聖教新聞社に所属していたＢが，Ａ名誉会長を撮影したものであり，平成２５年１月１日に聖教新聞社が発行した「グラフＳＧＩ１月号」に掲載された。「グラフＳＧＩ」は，原告の機関誌であり，聖教新聞社が発行所として記載されている（甲６，８）。
(2)聖教新聞社は，原告の機関誌その他の出版及び販売を行う原告の事業部門である（甲６）。
(3)本件写真は，Ｂの思想，感情が創作的に表現された写真の著作物である（甲７）。
(4)被告は，本件各記事が投稿された際の経由プロバイダであり，本件各記事に係る本件発信者情報を保有している（甲３，４，５の１，１０）。
２争点(1)（権利侵害の明白性）について


(1)争点(1)ア（本件写真の職務著作該当性）について上記１(1)及び(2)で認定した事実に加え，本件写真の被写体が原告の名誉会長であるＡ名誉会長であること（前記前提事実(2)イ）を考慮すれば，本件写真がＢにより個人的に撮影されたものであるとか，本件写真の撮影がＢの発案で行われたものであるとは認め難い。そして，聖教新聞社は原告の一事業部門であるから，Ｂは，原告の業務に従事する原告の職員であり，その業務として本件写真を撮影したものといえ，本件写真は，聖教新聞社を発行者とする原告の機関誌に掲載され，原告の名義の下に公表されたものと認められる。そうすると，本件写真は，原告の発意により，原告の業務に従事する職員であったＢが職務上撮影し，原告の名義の下に公表されたものと認めるのが相当であり，本件写真の著作者は，著作権法１５条１項に基づき，原告であるといえる。
(2)争点(1)イ（本件各記事の投稿による原告の公衆送信権侵害）について本件各写真は，以下のとおり，いずれも本件写真の複製物であるから，本件各記事を本件掲示板に投稿した行為は，原告の公衆送信権を侵害するものと認められる。
ア本件写真１及び２
本件写真１及び２（   以下，こ   れらを   併せて   「本件   写真１   等」と   いう。）は同一の写真である（甲１の１，１の２）。そして，証拠（甲１の１７）によれば，本件写真１等は，本件写真のうち，Ａ名誉会長の肩から上の部分だけを切り出し，Ａ名誉会長の額に大きさの異なる三つの目のような模様を縦に描き加えたものであると認めることができる。本件写真１等を見るに，上記のような違いはあるものの，本件写真におけるＡ名誉会長の表情をはっきりと確認することができることからすれば，本件写真１等からは，本件写真の表現上の本質的特徴を直接感得できるものと認めるのが相当である。一方で，上記の本件写真１等における本件写真からの改変部分に，新たな創作性が付加されていると認めることはできない。したがって，本件写真１等は本件写真の複製物である。
イ本件写真３ないし９
本件写真３ないし９（以下   ，これ   らを併   せて「   本件写   真３等   」という。）は同一の写真である（本件写真５とそれ以外の写真は縦横比が異なるが，写真としての同一性を失うまでのものとはいえない。）（甲１の３ないし１の９）。そして，証拠（甲１の３，７）によれば，本件写真３等は，本件写真のうち，被写体であるＡ名誉会長の肩から上の部分を切り出し，Ａ名誉会長の額に大きさの異なる二つの目のような模様を縦に描き加えたものであると認めることができる。本件写真３等を見るに，上記のような違いはあるものの，本件写真におけるＡ名誉会長の表情をはっきりと確認することができることからすれば，本件写真３等からは，本件写真の表現上の本質的特徴を直接感得できるものと認めるのが相当である。一方で，上記の本件写真３等における本件写真からの改変部分に，新たな創作性が付加されていると認めることはできない。したがって，本件写真３等は本件写真の複製物である。
ウ本件写真１０ないし１４
本件写真１０ないし１４（以下，これらを併せて「本件写真１０等」という。）は同一の写真である（本件写真１０，１２及び１４と本件写真１１及び１３は縦横比が異なるが，写真としての同一性を失うまでのものとはいえない。）（甲１の１０ないし１の１４）。そして，証拠（甲１の１０，７）によれば，本件写真１０等は，本件写真のうち，被写体であるＡ名誉会長の肩から上の部分を切り出し，Ａ名誉会長の額に目のような模様を描き加えたものであると認めることができる。本件写真１０等を見るに，上記のような違いはあるものの，本件写真におけるＡ名誉会長の表情をはっきりと確認することができることからすれば，本件写真１０等からは，本件写真の表現上の本質的特徴を直接感得できるものと認めるのが相当である。一方で，上記の本件写真１０等における本件写真からの改変部分に，新たな創作性が付加されていると認めることはできない。したがって，本件写真１０等は本件写真の複製物である。
エ本件写真１５ないし１８，２０，２４，２６，２９本件写真１５ないし１８，２０，２４，２６，２９（以下，これらを併せて「本件写真１５等」という。）は同一の写真である（甲１の１５ないし１の１８，１の２０，１の２４，１の２６，１の２９）。そして，証拠（甲１の１５，７）によれば，本件写真１５等は，本件写真と同一の写真であると認められるから，本件写真の複製物である。
オ本件写真１９，２２，２３，２７
本件写真１９，２２，２３，２７（以下，これらを併せて「本件写真１９等」という。）は同一の写真である（甲１の１９，１の２２，１の２３，１の２７）。そして，証拠（甲１の１９，７）によれば，本件写真１９等は，本件写真のうち，被写体であるＡ名誉会長の首から上の部分を切り出し，Ａ名誉会長の眼鏡の部分を茶色く塗り，頬の皺に沿って赤色の線を引いたものであると認められる。本件写真１９等を見るに，上記のような違いはあるものの，未だ，本件写真におけるＡ名誉会長の表情を確認することができるものというべきであるから，本件写真１９等からは，本件写真の表現上の本質的特徴を直接感得できるものと認めるのが相当である。一方で，上記の本件写真１９等における本件写真からの改変部分に，新たな創作性が付加されていると認めることはできない。したがって，本件写真１９等は本件写真の複製物である。
カ本件写真２１，２５，２８
本件写真２１，２５，２８（以   下，こ   れらを   併せて   「本件   写真２   １等」と   いう。   ）は同一の写真である（甲１の２１，１の２５，１の２８）。そして，証拠（甲１の２１，７）によれば，本件写真２１等は，本件写真のうち，被写体であるＡ名誉会長の顔の部分のみを大きく切り出したものであることが認められる。本件写真２１等を見るに，上記のような違いはあるものの，本件写真におけるＡ名誉会長の表情をはっきりと確認することができることからすれば，本件写真２１等からは，本件写真の表現上の本質的特徴を直接感得できるものと認めるのが相当である。一方で，上記の本件写真２１等における本件写真からの改変部分に，新たな創作性が付加されていると認めることはできない。したがって，本件写真２１等は本件写真の複製物である。


平成２４年１月１８日判決言渡同日原本受領    裁判所書記官平成２３年（行ケ）第１０２８１号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２３年１２月２２日
判        決
原              告                    X同訴訟代理人弁理士        正      林      真      之
八木    澤      史      彦
被              告        日本電   信電話   株式会   社補助参   加人         株      式      会      社
エヌ・   ティ・   ティ・   データ
上記両名訴訟代理人弁護士水        谷      直      樹
曽我    部      高      志
主        文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が取消２０１０－３００６０５号事件について平成２３年７月２６日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，原告が，被告の下記１の本件商標に係る商標登録の取消しを求める原告の下記２の本件審判請求について，特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は下記３のとおり）には，下記４のとおりの取消事由があると主張して，原告が本件審決の取消しを求める事案である。
１本件商標
本件商標（登録第４６５７５６３号）は，「ＮＴＴデータ」の文字を標準文字で表してなるものであり，平成１４年３月１８日に登録出願され，第４２類「インターネットによる広告用ホームページの設計・作成又は保守」（以下「本件役務」という。）を含む第３５類ないし第４５類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として，平成１５年３月２８日に設定登録されたものである（乙１，２）。
２特許庁における手続の経緯
原告は，平成２２年５月３１日，本件商標の指定役務のうち，本件役務について，継続して３年以上日本国内において商標権者，専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないことをもって，不使用による取消審判を請求し，当該請求は，同年６月１６日に登録された（甲１１，弁論の全趣旨）。特許庁は，これを取消２０１０－３００６０５号事件として審理し，補助参加人の補助参加を受けた上で，平成２３年７月２６日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との本件審決をし，その審決書謄本は，同年８月３日，原告に送達された（甲１４，弁論の全趣旨）。
３本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，本件商標の通常使用権者である補助参加人が本件審判の請求の登録前３年以内に，日本国内において，本件商標と社会通念上同一と認められる商標を本件役務（「ＮＴＴデータ広告代理サービス」と題する文書（甲４））について使用していたから，本件商標の登録を取り消すことはできない，というものである。
４取消事由
本件商標の使用の有無についての認定判断の誤り
第３当事者の主張
〔原告の主張〕
(1)本件審決は，甲４の表面の左肩に記載された「ＮＴＴデータ」なる表示が本件商標の使用に該当する旨を説示する。
(2)しかしながら，本件審決は，商号と商標とを取り違えている。すなわち，前記表示は，役務を提供する主体を示す商号であり，商標は，当該主体が提供する商品又は役務を示すものであるから，明らかに区別されるものであり，商号が商標に該当するか否かは，実情によって判断されなければならない。「役務を提供する主体を示すものであるならば，それゆえに，提供する役務の出所識別標識としての機能を十分に果たす」との本件審決の判断は，何ら法的根拠がなく，違法であることが明らかである。
また，同一の商標権に係る別件事件では，「ＮＴＴＤａＴａ」を含む標章の使用が商標としての使用とは認められない旨の判断がされている（甲１７，１９）から，甲４における「ＮＴＴデータ」は，なおさら商標的使用とは認められない。(3)本件審決は，被告が前記別件事件において甲４の「ＮＴＴデータ」なる表示が商標的使用ではないと主張している点について，別件事件では商標法５３条に基づく取消しが問題となっており，審判請求人も異なっていることからすれば，事案を異にする案件であり，民法上の外観法理を適用しなければならない事情も認められない旨を説示する。
(4)しかしながら，本件審決の前記判断は，適用法が異なるとか当事者の一方が異なるという形式的な事情によって，重要な事実を判断資料から排除するものであり，法的根拠のない証拠不採用というべきであり，違法である。(5)よって，本件審決は，取り消されるべきである。
〔被告及び補助参加人の主張〕
(1)甲４は，平成２０年８月ころ，本件商標の通常使用権者である補助参加人により作成されたチラシであるが，甲４には，本件商標と社会通念上同一と認められる商標が付されており，本件役務について本件商標が使用されている。そして，本件審決は，甲４に表示された標章及びそこに記載された役務の内容に基づいて本件商標の使用を認定している。
本件審決は，商号と商標を取り違えているものではなく，原告の主張は，見当違いである。
(2)別件事件では，株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズによりウェブサイト等で表示された「ＮＴＴＤａＴａ」の使用が商標法５３条に該当するか否かが問題となった一方，本件では，補助参加人による本件商標の使用の有無が問題となっているのであって，両者は，使用標章，表示態様及び表示主体がいずれも異なっている。
よって，別件事件に関連した原告の主張は，いずれも失当である。
第４当裁判所の判断


１取消事由（本件商標の使用の有無についての認定判断の誤り）について(1)補助参加人が被告から本件商標について使用許諾を受けている通常使用権者であることについては，当事者間に争いがない（乙７参照）。(2)甲４は，補助参加人が作成した「ＮＴＴデータ    広告代理サービス」と題する文書（いわゆるチラシ）であり，その表面及び裏面の合計８箇所に標準文字で「ＮＴＴデータ」との記載があるが，その表面左肩部には，当該題字に加えて，「システムインテグレーターとしてのバックボーンを活かした広告代理サービス」，「システムインテグレーターとして培われた「情報収集力」「システム・ＷＥＢ構築力」「確実性の高い分析力」を活かし，従来の広告代理店では難しい継続的に結果を生み出すインターネット広告運営をサポートいたします。」との記載があるほか，その表面下部には，「広告代理業サービス」との項目に「リスティング広告では，ビジュアル化されたレポートでの定期報告会を実施。コンバージョンコスト最適化などにより，効果の見える運営を行います。／リスティング広告／バナー広告・メール広告／タイアップ広告・企画広告」との記載（「／」は，原文の改行箇所等である。以下同じ。）があり，これに並列配置された「コンサルティングサービス」との項目に「広告出稿後は，実績データを多面的に分析し，仮説の検証を行うとともに，次のプロモーションに向けたコンサルティングを行います。／広告実績データ分析／ＷＥＢサイト改修／ＳＥＯ対策／ページ・バナー制作／ＷＥＢサイト構築・運用／オフラインでの宣伝活動」との記載がある。
(3)また，甲４裏面下部には，「事例紹介」と題して「三菱地所リアルエステートサービス様の事例」として，同社のインターネットによる広告用ホームページの設計，作成，運用及びその結果分析を実施している旨を示す図解が記載されている。ところで，甲６は，平成２０年２月５日付けの補助参加人作成に係る三菱地所リアルエステートサービス株式会社宛てに作成された，「売りたいページ，事業用・投資用ランディングページ修正案のご確認」と題する書面であり，その１丁に標準文字で「株式会社ＮＴＴデータ」との記載があるものであるが，その２丁以下は，三菱地所リアルエステートサービスのインターネットによる広告用ホームページの図案にその校正案を付記したものである。
そして，甲６に付記された校正案を反映した同社のホームページ画面が存在すること（甲７）及び当該画面のうち甲６の２丁及び３丁に対応する部分が前記の甲４裏面の図解にも掲載されているから，甲４は，補助参加人による本件役務に関する広告であるといえる。
(4)さらに，甲４の体裁，その裏面に「掲載内容は２００８年８月現在のものです。」との記載があること及び平成２０年７月３日に制作が発注されて（甲８）同年８月２２日にその業務の完了が確認されている（甲９）ことから，補助参加人は，そのころ，本件役務に関する広告（甲４）に本件商標と社会通念上同一と認められる「ＮＴＴデータ」との記載を付して日本国内において頒布したものと認められる（甲１０）。
(5)以上によれば，本件商標の通常使用権者である補助参加人は，本件審判の請求登録日（平成２２年６月１６日）の前３年以内である平成２０年８月２２日ころ（甲４）に，本件役務について本件商標の使用をしていることについて証明があったものというべきであり，この点についての本件審決の認定判断に誤りはない。(6)以上に対して，原告は，補助参加人による「ＮＴＴデータ」との標章の前記使用が本件商標を本件役務について使用したものではなく，役務提供の主体である補助参加人の商号の使用であるにすぎない旨を主張する。しかしながら，甲４は，いずれも本件役務の提供に関して，その主体である補助参加人の商号を一部英文字で表示しているものであるが，当該表示が本件商標と社会通念上同一のものである以上，いずれも本件役務の提供に当たり本件商標を使用したものとみることができるというべきである。
したがって，原告の上記主張は，採用できない。
(7)また，原告は，本件商標の使用について商標法５３条１項の適用が争われた別件事件において，「ＮＴＴＤａＴａ」という標章が商標的に使用されていないと認定されたことなどを根拠として，本件商標の使用が商標的使用に当たらない旨を主張する。
しかしながら，別件事件では，株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズが本件商標の使用権者であるか否かや，同社の従業員が使用した名詞に印刷された「ＮＴＴＤａＴａ」との表示を含む標章により使用された態様が争われたのであって，本件とは事案を異にすることが明らかであり，当該事件において当該標章が商標的に使用されていないと認定されたからといって，そのことが甲４における本件商標と社会通念上同一のものの使用についての当裁判所の認定判断を左右するものではない。
よって，原告の上記主張は，いずれも採用できない。
２結論
以上の次第であるから，原告主張の取消事由は理由がなく，原告の請求は棄却されるべきものである。
知的財産高等裁判所第４部


平成２６年１２月２２日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２６年（ワ）第２２８６４号特許法に基づく製造販売差止請求事件
口頭弁論終結日平成２６年１１月２８日
判            決
東京都江東区＜以下略＞
原告        Ａ
（以下「原告Ａ」という。）
横浜市＜以下略＞
原告        Ｂ
（以下「原告Ｂ」という。）
東京都千代田区＜以下略＞
被告        ウシオ   電機株   式会社同訴訟   代理人   弁護士         服部秀   一同                 秋山健   人同                 長野孝   昭
主            文
１原告らの請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及   び理由
第１請求
被告は，別紙物件目録記載の製品（以下「本件装置」という。）を製造し，又は販売してはならない。
第２事案の概要
本件は，発明の名称を「画像からの濃度測定法」とする特許（特許第４２１１４６   ３号。   以下「   本件特   許」と   いう。   ）に係   る特許   権（以   下「本   件特許権」という。）を共有している原告らが，被告に対し，被告による本件装置の製造又は販売が本件特許権を侵害すると主張して，特許法１００条１項に基づき，本件装置の製造及び販売の差止めを求める事案である。１前提事実等（証拠等を付記しない事実は，当事者間に争いがない。）
(1)本件特許権
原告らは，次の内容の本件特許権を共有している（甲１，１２）。
特許番号   特許第４２１１４６３号
発明の名称画像からの濃度定量法
出願日   平成１５年２月２５日
出願番号   特願２００３－９６５３４
登録日   平成２０年１１月７日
(2)本件発明
本件特許に係る明細書（本件特許は平成１５年６月３０日以前にされた出願に係るものであるから，本件特許に係る明細書は特許請求の範囲を含むものである〔平成１４年法律第２４号附則１条２号，３条１項，平成１４年政令第２１４号〕。参照の便宜のため，本判決の末尾に本件特許に係る特許公報の写しを添付する。）の特許請求の範囲の請求項１及び２（以下，請求項１及び２記載の各発明を併せて「本件各発明」という。）の記載は，以下のとおりである（甲１）。
ア請求項１
「一定の色調の階段状に濃淡を持つフイルムの吸光度を分光光度計で測定し，その吸光度を表記したフイルムを用いる測定法において，当該フイルムをＣＣＤカメラで読み取った画像データの画素値を基に，画素値と吸光度との検量線を作成し，一方，濃度未知の試料である被試験試料を同様ＣＣＤカメラで読み取った画像データの画素値について，前記画素値と吸光度との検量線を用いて被試験試料の濃度を吸光度で表現することを特徴とした濃度定量法。」
イ請求項２
「被試験試料の一部に濃度既知の部分を設定し，前記濃度既知の部分について請求項１の画素値と吸光度との検量線から吸光度を求め，その求めた吸光度と前記既知の濃度との関係から，吸光度と濃度との検量線を作成し，この吸光度と濃度との検量線を用いて，濃度未知の被試験試料の濃度を表示することを特徴とした請求項１の濃度測定法。」
(3)被告の行為
被告は，本件装置を製造し，販売している。
２争点及びこれに対する当事者の主張
本件の争点は，被告による本件装置の製造又は販売が本件特許権を侵害するか否かであり，これに対する当事者の主張は，以下のとおりである。
（原告らの主張）
本件装置の構成は，別紙カタログ記載のとおりである。本件各発明は，本件装置に組み込まれてプログラムとして実現されており，本件装置における濃度定量の重要な部分となっているから，本件装置は，本件各発明の技術的範囲に属し，被告によるその製造又は販売は，本件特許権を侵害する。このことは，本件装置が株式会社明日香特殊検査研究所（以下「本件会社   」とい   う。な   お，原   告Ａは   ，本件   会社の   代表取   締役を   務める   者である。）と被告との間で締結された平成２２年９月６日付け開発委託契約に基づき開発されたものであること，原告Ｂが本件装置のプログラムを担当したことから明らかである。
（被告の主張）
被告は，本件装置の製造及び販売の過程において，本件各発明を実施していない。被告は，原告Ａが代表取締役を務める本件会社に対し，株式会社生研との間で共同開発を行っていた機器に組み込むプログラムの一部に関する開発を委託したが，上記共同開発により開発された本件装置は，被告が開発した金コロイドイムノクロマト法という測定方法を採用しており，同方法は，本件各発明とは異なる。
また，本件各発明は方法の発明であるところ，本件装置は同方法の使用に用いる物ではない。
第３当裁判所の判断
原告らは，本件各発明が本件装置に組み込まれてプログラムとして実現されており，本件装置における濃度定量の重要な部分となっているから，被告による本件装置の製造又は販売が本件特許権の侵害を構成する旨主張する。しかし，前記前提事実等によれば，本件各発明は，方法の発明であって，物を生産する方法の発明ではないことが認められる。一般に，物を製造又は販売する行為が方法（物を生産する方法を除く。）の発明に係る特許権を侵害するというためには，当該製造行為又は販売行為それ自体が当該方法の実施行為を含んでいるか，当該製造行為又は販売行為が特許法１０１条４項又は５項の規定する行為に該当することが必要であるところ，原告らは，被告による本件装置の製造又は販売が，本件各発明との関係において，上記のいずれかに該当することにつき何ら主張しないから，原告らの主張は主張自体失当である。なお，本件全証拠によるも，本件装置に本件各発明が組み込まれてプログラムとして実現されていると認めることはできないから，原告らの主張は，この点においてもその前提を欠くものであって，採用することができない。
第４結論
以上によれば，原告らの請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第２９部
裁判長裁判官
嶋末和   秀
裁判官
鈴木千   帆
裁判官
本井修   平
（別紙）
物件    目録
一般的   名称   デンシトメトリー分析装置
販売名   ポイントリーダー
薬事届出番号２８Ｂ２Ｘ１０００８０００００４


平成２９年１月２７日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２６年(ワ)第２０３１９号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２８年１１月２５日
判           決
原           告          株式会   社Ｓ－   Ｃｕｂ   ｅ同訴訟   代理人   弁護士        池   田   眞一郎
同                  鈴木正勇
同                  濱   田   真一郎被           告      アイアンドティテック株式会社同訴訟   代理人   弁護士        三山峻司
同                  清原直己
同訴訟   代理人   弁理士        吉本   力
主              文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
１被告は，原告に対し，６２４２万２５１０円及びこれに対する平成２６年９月１１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２仮執行宣言
第２事案の概要
１本件は，名称を「盗難防止タグ，指示信号発信装置，親指示信号発信装置及び盗難防止装置」とする発明（請求項の数９。以下，特許請求の範囲請求項１ないし４の発明をそれぞれ「本件発明１」ないし「本件発明４」，請求項７の発明を「本件発明６」といい，併せて「本件各発明」という。）についての特許権を有する原告が，被告の製造，販売，貸与する別紙被告製品目録記載１－１ないし４の盗難防止タグ及び盗難防止タグ用リモコン（以下，それぞれ「被告製品１－１」ないし「被告製品４」という。また，このうち被告製品１－１と１－２を併せて「被告製品１」という。）のうち被告製品１及び２は本件発明１ないし３の技術的範囲に，被告製品３及び４は本件発明４及び６の技術的範囲にそれぞれ属すると主張して，民法７０９条及び特許法１０２条２項に基づき，被告製品１ないし４の販売に係る損害合計６２４２万２５１０円及びこれに対する不法行為の後の日（訴状送達の日）である平成２６年９月１１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
なお，原告は，別紙被告製品目録記載５の盗難防止タグ用マスターリモコン（以下「被告製品５」という。）も本件発明４及び上記特許権の特許請求の範囲請求項６の発明（以下「本件発明５」という。）の技術的範囲に属すると主張した上，①特許法１００条１項に基づき，被告製品１ないし５の製造，販売，貸渡し，使用，販売のための展示の差止め，②同条２項に基づき，その所有する被告製品１ないし５の廃棄を求めていたが，これらの請求は，平成２８年５月１８日付け「訴えの変更申立書」によって取り下げられている。また，原告は，当初から被告製品５の販売に係る損害賠償請求をしていない。２前提事実（当事者間に争いのない事実又は文中掲記した証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実）
(1)当事者等
ア原告は，盗難防止装置の製造及び販売等を業とする株式会社である。イ被告は，防犯・防災のシステムに関する機械器具の製造及び販売等を業とする株式会社である。
Ａ（以下「Ａ」という。）は，平成２１年まで原告の製品開発部署である大阪事業所所長兼取締役を務め，同年から平成２３年まで原告の顧問を務めた上，現在は被告の代表取締役を務めている者である。（弁論の全趣旨）
(2)原告の特許権
原告は，次の特許権を有している（以下「本件特許権」又は「本件特許」という。また，本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書等」といい，その内容は別紙特許公報記載のとおりである。）。（甲１の１，２）
特許番   号   特許第３０９９１０７号
発明の名称   盗難防止タグ，指示信号発信装置，親指示信号発信装置及
び盗難防止装置
出願    日   平成８年３月２１日
登録    日   平成１２年８月１８日
(3)本件特許権の出願経過
訴外株式会社クボタ（以下「クボタ」という。）は，平成８年３月２１日，本件各発明の特許につき出願（特願平８－６４９７８）をし，平成１２年７月７日付けで特許査定を受け，同年８月１８日，設定登録された。（甲１の２）
原告は，クボタから本件特許権の移転を受け，平成１５年４月９日にその旨の登録を経た。（甲１の１，弁論の全趣旨）
(4)本件各発明の構成要件
本件各発明を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，それぞれの記号に従い「構成要件Ａ１」などという。）。
ア本件発明１
Ａ１盗難防止対象物に対する取り付け状態及び取り外し状態を検出す
る検出手段と，
Ｂ１非接触で信号を受信する受信手段と，
Ｃ１前記検出手段が取り外し状態を検出したとき及び前記受信手段が所定信号を受信したときに，警報を出力する警報出力手段とを備え
た盗難防止タグにおいて，
Ｄ１前記受信手段は，前記警報出力手段が作動可能である状態及び警報出力状態の解除を指示する，暗号コードを含む解除指示信号を受
信することを可能とする一方，
Ｅ１前記受信手段が受信した前記所定信号及び前記解除指示信号を識
別する識別手段と，
Ｆ１暗号コードを予め記憶する暗号記憶手段と，
Ｇ１前記識別手段が識別した解除指示信号に含まれる暗号コード及び前記暗号記憶手段が記憶する暗号コードが一致するか否かを判定す
る一致判定手段と，
Ｈ１該一致判定手段が一致すると判定したときは，前記警報出力手段が作動可能である状態及び警報出力状態を解除する解除手段とを備
えることを
Ｉ１特徴とする盗難防止タグ。
イ本件発明２
Ａ２前記一致判定手段が一致しないと判定したときに，
Ｂ２警告を出力する警告出力手段を備える
Ｃ２請求項１記載の盗難防止タグ。
ウ本件発明３
Ａ３前記暗号記憶手段は，前記受信手段が受信する，新暗号コードへ
の変更を指示する暗号変更指示信号により，
Ｂ３その記憶内容を前記新暗号コードに更新する
Ｃ３請求項１又は２記載の盗難防止タグ。
エ本件発明４
Ａ４請求項１～３の何れかに記載の盗難防止タグが備える受信手段が受信すべき解除指示信号に含めるための暗号コードを記憶する暗号
記憶手段と，
Ｂ４前記解除指示信号を，該暗号記憶手段が記憶する暗号コードを含


めて発信する発信手段とを備えることを
Ｃ４特徴とする指示信号発信装置。
オ本件発明６
Ａ６請求項６記載の親指示信号発信装置が発信する暗号変更指示信号
を受信する受信手段を備え，
Ｂ６前記暗号記憶手段は，該受信手段が受信した暗号変更指示信号に
含まれる新暗号コードにより記憶内容を更新する
Ｃ６請求項４又は５記載の指示信号発信装置。
(5)被告による無効審判請求
被告は，平成２７年１月１９日，特許庁長官に対し，本件各発明に係る特許について，①本件発明１及び４における「暗号コード」並びに本件発明３，５及び６における「新暗号コード」の記載は不明確であり，特許法３６条６項２号に定める明確性要件違反がある，②本件各発明は進歩性要件違反があるなどとして，無効審判請求をした（無効２０１５－８０００１６）。（乙２２）
(6)審決の予告
特許庁は，平成２８年２月２日，上記(5)の無効審判請求事件において，以下の理由により，本件各発明に係る特許を無効とする旨の審決の予告（以下「本件審決予告」という。）をした（〔〕内の記載は本判決による。）。
（乙３３）
「本件特許発明１ないし６〔本件発明１ないし６〕は，甲２発明〔後出の乙４発明〕，甲第２号証〔後出の乙４公報〕，甲第３号証〔後出の乙５公報〕及び甲第１１号証〔後出の乙１３公報〕にそれぞれ記載された事項並びに前記周知技術に基いて〔原文ママ〕当業者が容易に発明することができたものであるから，本件特許発明１ないし６に係る特許は，特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものであり，同法第１２３条第１項第２号に該当し，無効とすべきものである。」
(7)原告の訂正請求
原告は，本件審決予告を受けて，平成２８年３月１４日，本件特許の特許請求の範囲請求項１及び３について，以下の内容による訂正請求をした（以下「本件訂正」といい，本件訂正後の本件発明１ないし６をそれぞれ「本件訂正発明１」ないし「本件訂正発明６」という。）。（甲１２，乙３５）ア特許請求の範囲請求項１に「備えた盗難防止タグにおいて」と記載されているのを，「備えた複数の指示信号を受信する盗難防止タグにおいて」に訂正し，同請求項に「解除を指示する，暗号コードを含む解除指示信号」と記載されているのを，「解除を指示する，暗号コードを一部に含む解除指示信号」に訂正する（以下「訂正事項１」という。）。イ特許請求の範囲請求項３に「新暗号コードへの変更を指示する暗号変更指示信号」と記載されているのを，「新暗号コードへの変更を指示する新暗号コードを一部に含む暗号変更指示信号」に訂正する（以下「訂正事項２」という。）。
ウ本件明細書等の段落【００２１】に記載された「備えた盗難防止タグにおいて」と記載されているのを，「備えた複数の指示信号を受信する盗難防止タグにおいて」に訂正し，同段落に記載された「解除を指示する，暗号コードを含む解除指示信号」を「解除を指示する，暗号コードを一部   に含む   解除指   示信号   」に訂   正する   （以下   「訂正   事項３   」という。）。
エ本件明細書等の段落【００２２】に記載された「解除を指示する，暗号コードを含む解除指示信号」を「解除を指示する，暗号コードを一部に含む解除指示信号」に訂正する（以下「訂正事項４」という。）。オ本件明細書等の段落【００２４】に記載された「新暗号コードへの変更を指示する暗号変更指示信号」を「新暗号コードへの変更を指示する新暗号コードを一部に含む暗号変更指示信号」に訂正する（以下「訂正事項５」という。）。
(8)本件訂正発明１及び３
本件訂正発明１及び３の内容は，次のとおりである（下線部が訂正箇所）。
（甲１２，乙３５）
ア本件訂正発明１
盗難防止対象物に対する取り付け状態及び取り外し状態を検出する検出手段と，非接触で信号を受信する受信手段と，前記検出手段が取り外し状態を検出したとき及び前記受信手段が所定信号を受信したときに，警報を出力する警報出力手段とを備えた複数の指示信号を受信する盗難
防止タグにおいて，
前記受信手段は，前記警報出力手段が作動可能である状態及び警報出力状態の解除を指示する，暗号コードを一部に含む解除指示信号を受信
することを可能とする一方，
前記受信手段が受信した前記所定信号及び前記解除指示信号を識別する識別手段と，暗号コードを予め記憶する暗号記憶手段と，前記識別手段が識別した解除指示信号に含まれる暗号コード及び前記暗号記憶手段が記憶する暗号コードが一致するか否かを判定する一致判定手段と，該一致判定手段が一致すると判定したときは，前記警報出力手段が作動可能である状態及び警報出力状態を解除する解除手段とを備えることを特徴とする盗難防止タグ。
イ本件訂正発明３
前記暗号記憶手段は，前記受信手段が受信する，新暗号コードへの変更を指示する新暗号コードを一部に含む暗号変更指示信号により，その記憶内容を前記新暗号コードに更新する請求項１又は２記載の盗難防止タグ。
(9)被告製品１ないし４
ア被告製品１及び２
被告製品１及び２の内部基板には，いずれも「InTTech.AM_TAGVer1.1」との記載がある。（甲４）
イ被告製品３及び４
被告は，被告製品３及び４を製造・販売している。
(10)本件特許出願前の先行文献の存在
本件特許の出願日（平成８年３月２１日）の前に頒布された刊行物として，以下の文献が存在する。
ア特開平６－３１８２９１号公報（公開日平成６年１１月１５日。乙４。以下「乙４公報」といい，同公報に係る発明を「乙４発明」という。）イ特開平７－２１０７７０号公報（公開日平成７年８月１１日。乙５。以下「乙５公報」といい，同公報に係る発明を「乙５発明」という。）ウ特公平７－７５０３９号公報（公告日平成７年８月９日。乙６。以下「乙６公報」といい，同公報に係る発明を「乙６発明」という。）エ特開平７－３２５９８６号公報（公開日平成７年１２月１２日。乙７。以下「乙７公報」という。）
オ米国特許第４１６３２１５号明細書（特許日昭和５４年７月３１日。乙８。以下「乙８明細書」という。）
カ米国特許第５０８３１２２号明細書（特許日平成４年１月２１日。乙９。以下「乙９明細書」という。）


キ特開平４－２７６８９８号公報（公開日平成４年１０月１日。乙１０。以下「乙１０公報」という。）
ク米国特許第４４６３３４０号明細書（特許日昭和５９年７月３１日。乙１１。以下「乙１１明細書」という。）
ケ特開平４－２３２１４７号公報（公開日平成４年８月２０日。乙１２。以下「乙１２公報」という。）
コ特公平３－４５４３６号公報（公告日平成３年７月１１日。乙１３。以下「乙１３公報」という。）
サ米国特許第５００５１２５号明細書（特許日平成３年４月２日。乙１４。乙１３公報に係る出願において優先権主張の基礎とされた米国特許出願の特許明細書である。以下「乙１４明細書」といい，乙１３公報及び乙１４明細書に係る発明を「乙１３・１４発明」という。）シ米国特許第５１４８１５９号明細書（特許日平成４年９月１５日。乙１５。以下「乙１５明細書」といい，同明細書に係る発明を「乙１５発明」という。）
３争点
(1)被告による被告製品１及び２の製造・販売の有無並びに同各製品のプログ
ラムの制作による間接侵害の成否
ア被告による被告製品１及び２の製造・販売の有無イ被告による被告製品１及び２のプログラム制作による間接侵害の成否(2)被告製品１ないし４は本件各発明の技術的範囲に属するかア被告製品１が本件発明１ないし３の各構成要件を充足するかイ被告製品２が本件発明１ないし３の各構成要件を充足するかウ被告製品３及び４が本件発明４及び６の「暗号コード」（構成要件Ａ４，Ｂ４，Ｂ６）を充足するか
エ被告製品３及び４が本件発明６の「暗号変更指示信号」（構成要件Ａ６）を充足するか
(3)本件各発明に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認め
られるか
ア明確性要件違反
(ｱ)本件発明１及び４についての無効理由（明確性要件違反）の存否(ｲ)本件発明３及び６についての無効理由（明確性要件違反）の存否
イ進歩性欠如
(ｱ)本件発明１についての無効理由（乙４発明を主引例とする進歩性欠如）
の存否
(ｲ)本件発明２についての無効理由（乙６発明を主引例とする進歩性欠如）
の存否
(ｳ)本件発明３についての無効理由（乙１３・１４発明を主引例とする進歩性欠如）の存否
(ｴ)本件発明４についての無効理由（乙４発明を主引例とする進歩性欠如）
の存否
(ｵ)本件発明６についての無効理由（乙１３・１４発明を主引例とする進歩性欠如）の存否
(ｶ)本件発明６についての無効理由（乙１５発明を主引例とする進歩性欠如）の存否
(4)本件訂正による対抗主張の成否
ア本件訂正が訂正要件を満たしているか
イ本件訂正により無効理由を解消することができるかウ被告製品１及び２が本件訂正発明１ないし３の技術的範囲に属するか
(5)損害発生の有無及びその額
第３争点に関する当事者の主張
１争点(1)ア（被告による被告製品１及び２の製造・販売の有無）について
〔原告の主張〕
被告は，盗難防止タグ用リモコン（被告製品３及び４）及びマスターリモコン（被告製品５）だけでなく，盗難防止タグ（被告製品１及び２）も製造し，これを訴外株式会社エム・アールビジネス（以下「エム・アールビジネス」という。）に販売していた。このことは，以下の点からも明らかである。
(1)内部基板の記載
被告製品１及び２の内部基板には，いずれも「InTTech.AM_TAG」との記載があり，「InTTech」の「n」は「&」の代わりに用いられたものであることからすると，当該記載は，被告すなわちアイアンドティテック〔Ｉ＆Ｔテック〕株式会社の製品であり，被告製作のプログラムが組み込まれていることを示すものである。
(2)盗難防止タグとリモコンの関係
本来，盗難防止タグとリモコンは一対のものであり，他社と互換性のあるものではないことからすると，リモコンのみを製造・販売しているとの被告の主張は極めて不自然である。
(3)開発・製造能力
被告は，エム・アールビジネスは訴外株式会社ＫＤエレクトロニクス（以下「ＫＤエレクトロニクス」という。）から盗難防止タグを購入している旨主張するが，エム・アールビジネスもＫＤエレクトロニクスも盗難防止タグを開発・製造する能力を有していないのであって，被告が積極的に関与することなく，エム・アールビジネス又はＫＤエレクトロニクスが被告製品１及び２を開発・製造することはできない。
(4)ロイヤリティの支払
エム・アールビジネスは，ＫＤエレクトロニクスから盗難防止タグを購入するごとに，被告に対して１個３０円のロイヤリティを支払っている。
(5)ＫＤエレクトロニクスの見積書及び請求書
被告は，盗難防止タグを販売していたのは被告ではなくＫＤエレクトロニクスであったことの証拠として，ＫＤエレクトロニクスのエム・アールビジネスに対する見積書（乙２０。以下「乙２０見積書」という。）及び請求書（乙２１。以下「乙２１請求書」という。）を提出するが，被告がこれらの書面を所持していること自体，不自然である。そもそも，これらの書面上，委託者はいずれもエム・アールビジネスとされているが，これは，与信に不安のある被告を委託者とすることができなかったため，便宜的にエム・アールビジネスを委託者としたものにすぎない。
(6)被告の主張する開発，製造の経緯
被告は，概要，①エム・アールビジネスは，当初，被告に対し，「ＩＤ無し」すなわちＩＤの書換えのできない各店舗共通の解除信号による盗難防止タグ及びリモコンの開発を依頼した，②その後，盗難防止タグについては，エム・アールビジネス側で製造の用意をすることになった，③エム・アールビジネスの指示により，平成２５年４月頃から「ＩＤ無し」ではなく「ＩＤ有り」の盗難防止タグ（被告製品１及び２）及びリモコン（被告製品３及び４）の開発に変更され，被告は「ＩＤ有り」のリモコンのみを開発したなどと主張する。


しかし，被告の上記主張は，以下のとおり，不自然な点が多い。ア「ＩＤ無し」の盗難防止タグは既に他のメーカーからも販売されており，エム・アールビジネスとしてはこれを購入すれば足りるのであって，あえて被告に対して開発を依頼するとは考えられない。イ盗難防止タグ及びリモコンを開発させるに当たっては，「ＩＤ無し」か「ＩＤ有り」かは最も基本的かつ重要な検討事項であって，特段の理由もなく途中で「ＩＤ無し」から「ＩＤ有り」へと変更するようなことはあり得ず，当初から「ＩＤ有り」の盗難防止タグ及びリモコンの開発をしていたはずである。
ウエム・アールビジネスから被告への支払が終了したのは平成２４年１２月３１日であるはずであり，「ＩＤ無し」の盗難防止タグを「ＩＤ有り」のものに変更したのはその後ということになるはずである。しかるに，平成２５年３月２９日付けの乙２１請求書によれば，「ＩＤ有り」の盗難防止タグが変更からわずか３か月後の時点で８８１２個も製造されており，整合しない。
〔被告の主張〕
(1)被告は被告製品１及び２の盗難防止タグを製造・販売していない。被告製品１及び２を製造してエム・アールビジネスに納入しているのはＫＤエレクトロニクスである。
(2)被告製品１及び２の開発・製造の経緯は，次のとおりである。ア被告は，エム・アールビジネスからの依頼を受け，平成２４年３月頃から盗難防止タグ及びリモコンの開発に着手した。
当初被告が開発していたものは，「ＩＤ無し」すなわちＩＤ（本件各発明の「暗号コード」を指すものではない。）の書換えのできない各店舗共通の解除信号による盗難防止タグ及びリモコンであった。また，当初は訴外テキサスインスツルメント社製のマイコン（以下「ＴＩ社製マイコン」という。）を用いることとしていた。
イ当初の予定では，被告が盗難防止タグ及びリモコンの両方を製造し，エム・アールビジネスに販売する予定であった。
しかし，その後，盗難防止タグについてはエム・アールビジネス側で製造の用意をすることになった。すなわち，①エム・アールビジネスがＫＤエレクトロニクスに盗難防止タグの製造を委託する，②ＫＤエレクトロニクスが中国の製造会社にケースの製造を依頼するとともに，訴外ヨーホー電子株式会社（以下「ヨーホー電子」という。）にケースと基板の組立てを依頼する，③完成した製品をＫＤエレクトロニクスがエム・アールビジネスに納品することとなった。なお，製品の金型はエム・アールビジネスが所有し，中国の製造会社が管理していた。ウ平成２４年１２月頃，「ＩＤ無し」の盗難防止タグ及びリモコンの試作が出来上がり，評価等を行ったところ，当初予定の性能を有していた。エム・アールビジネスは，被告に対し，開発費用を同年末までに３回に分けて支払った。
エ平成２５年３月頃，ＴＩ社製マイコンを用いた「ＩＤ無し」盗難防止タグ及びリモコンの量産試作が行われた。その際，盗難防止タグはＫＤエレクトロニクスが製作し，同社がエム・アールビジネスに納品した。オ上記エの量産試作の結果，盗難防止タグの１個当たりの単価が２６９円となることが分かった。エム・アールビジネスはコスト削減を要望し，これを受けてＫＤエレクトロニクスは，①盗難防止タグに用いるマイコンをＴＩ社製マイコンから訴外ルネサスエレクトロニクス株式会社製のマイコン（以下「ルネサス社製マイコン」という。）に変更して単価を下げる，②ルネサス社製マイコンの販売会社とは従前から緊密な取引関係にあるため，同社に対し，ルネサス社製マイコンのプログラム開発及びダウンロードを無料で行わせる旨の提案をした。
このとき，エム・アールビジネスは，マイコンを変更するのであれば「ＩＤ有り」の盗難防止タグ及びリモコンに変更したい旨希望した。他方，被告はルネサス社製マイコンを扱ったことがないため，ルネサス社製マイコン用のプログラム開発については，エム・アールビジネスの依頼を断った。
カ以上の経緯のもと，平成２５年４月頃から，①ルネサス社製マイコンの販売会社は，ルネサス社製マイコンを使用した「ＩＤ有り」の盗難防止タグの開発をし，②被告は，ＴＩ社製マイコンを使用した「ＩＤ有り」の盗難防止タグ用リモコンの開発をすることとなった。キ盗難防止タグ及びリモコンの試作品は平成２５年８月頃に完成し，同年１２月から量産が行われた。
(3)この点に関して原告は，被告が盗難防止タグも製造・販売していた旨主張する。しかし，盗難防止タグに関しては乙２０見積書及び乙２１請求書が存在するところ，これらはいずれもＫＤエレクトロニクスがエム・アールビジネスに対して発行したものであって，被告は取引の中に入っていない。また，原告は，被告製品１及び２の内部基板に「InTTech.AM_TAG」との記載があることを指摘するが，この記載は，被告が当初，「ＩＤ無し」の盗難防止タグの回路設計を行い，その設計図面をエム・アールビジネスに交付したことによる。
さらに，原告は，エム・アールビジネスが被告に対してロイヤリティを支払っているなどと主張するが，そのような事実は存在しない。加えて，原告は，盗難防止タグ及びリモコンの開発の途中で「ＩＤ有り」から「ＩＤ無し」に変更することはあり得ないなどと主張するが，開発の過程で，依頼者の意向により変更があるということは珍しくなく，何ら不合理でもない。
２争点(1)イ（被告による被告製品１及び２のプログラム制作による間接侵害の成否）について
〔原告の主張〕
盗難防止タグに組み込むプログラムは当該盗難防止タグ専用として作成されるものであって，当該盗難防止タグに組み込むことにより，そのプログラム仕様に基づいて当該盗難防止タグを動作させることはできるが，当該プログラムを他社製の盗難防止タグに組み込んでも，動作条件，動作内容，回路基板等の仕様が異なるため，当該他社製の盗難防止タグを動作させることはできない。被告製品１及び２のプログラムも，同様の作成，組込み手順であり，被告製品１及び２専用として作成されたものであって，被告製品１及び２に組み込むことにより，当該製品のプログラム仕様の動作をさせることができるにすぎず，当該プログラムを他社製の盗難防止タグに組み込んでも，当該他社製の盗難防止タグを動作させることはできない。
したがって，被告が被告製品１及び２に組み込むプログラムを作成し，そのの製造用に提供した行為は，特許法１０１条１号の「その物の生産にのみ用いる物の生産，譲渡等」に該当し，本件発明１ないし３に係る特許権を侵害するものとみなされる。
〔被告の主張〕
否認する。被告は被告製品１及び２に組み込むプログラムを作成しておらず，特許法１０１条１号の間接侵害に該当しない。
３争点(2)ア（被告製品１が本件発明１ないし３の各構成要件を充足するか）
について
〔原告の主張〕
(1)本件発明１について


ア被告製品１は，別紙被告製品物件説明書１－１及び１－２に記載されたものであり，本件発明１との対比に沿うように分説すると次のとおりである。
ａ１導通ワイヤー取付状態検出手段と，
ｂ１共振回路（アンテナ回路）と，
ｃ１前記検出手段が導通ワイヤーの取り外し状態を検出したとき及び前記受信手段がゲートの発信装置から所定信号を受信したときに，駆動部に警報信号を出力させてＬＥＤを点滅させ，ブザーを鳴動させる点滅・鳴動手段とを備えた盗難防止タグにおいて，ｄ１前記共振回路は，前記点滅・鳴動手段が作動可能であるセットモード状態及び点滅・鳴動出力状態の解除を指示する，暗号コードを含むリセットコード信号を受信することを可能とする一方，ｅ１前記共振回路が受信した前記所定信号及びリセットコード信号を
識別するコード識別部と，
ｆ１前記暗号コードを予め記憶する暗号記憶部と，ｇ１前記コード識別部が識別したリセットコード信号に含まれる暗号コード及び前記暗号記憶部が記憶する暗号コードが一致するか否か
を判定する信号処理部と，
ｈ１該信号処理部が一致すると判定したときは，前記点滅・鳴動手段が作動可能であるセットモード状態及び点滅・鳴動状態を解除する
リセットモード設定手段とを備える
ｉ１盗難防止タグ。
イ対比・検討
(ｱ)ａ１の導通ワイヤー取付状態検出手段は，商品から盗難防止タグが取り外されたかを検出するものであり，Ａ１の盗難防止対象物に対する取り付け状態及び取り外し状態を検出する検出手段に相当し，被告製品１は，Ａ１の構成要件を充足する。
(ｲ)ｂ１の共振回路（アンテナ回路）は，非接触で信号を受信するものであり，Ｂ１の受信手段に相当し，被告製品１は，Ｂ１の構成要件を充足する。
(ｳ)Ｃ１の所定信号は，本件明細書等の【発明の詳細な説明】に「この状態で，何者かが盗難防止対象物を持ち出そうとすると，盗難防止タグは，販売店の出口に設置された発信装置（図８，ＴＸ）から所定信号を受信して警報を出力する。」（段落【００３６】）と記載されていることからすれば，ｃ１の店舗のゲートの発信装置から発せられる信号は，Ｃ１の所定信号に相当する。
また，Ｃ１の警報出力手段は，本件明細書等の【発明の詳細な説明】に「警報信号は，駆動部８の出力端子が例えば８ＨｚでＬレベルになることにより，発光ダイオードＬＥＤを点滅させる。このとき，駆動部８は，８ＨｚのＬレベル信号に４ｋＨｚの鳴動信号を重畳させて，トランジスタＴＲ２を駆動させ，ブザーＢＵＺを鳴動させる。」（段落【００６０】）と記載されていることからすれば，ｃ１のＬＥＤを点滅させ，ブザーを鳴動させる点滅・鳴動手段は，Ｃ１の警報出力手段に相当する。よって，Ｃ１とｃ１は同じであり，被告製品１は，Ｃ１の構成要件を充足する。
(ｴ)上記のように，Ｄ１の受信手段はｄ１の共振回路に，Ｄ１の警報出力手段はｄ１の点滅・鳴動手段にそれぞれ相当する。
また，Ｄ１の解除指示信号は，本件明細書等の【発明の詳細な説明】に「信号処理部５は，与えられたコードがリセットコードであるときは，暗号コード記憶部９に記憶してある暗号コードと，リセットコードに含まれる暗号コードとが一致するか否かを判定する。そして，一致すると判定したときは，この盗難防止タグをリセットモードに設定し」（段落【００５１】）と記載されていることからすると，ｄ１のリセットコード信号は，Ｄ１の解除指示信号に相当する。
よって，Ｄ１とｄ１は同じであり，被告製品１は，Ｄ１の構成要件を充足する。
(ｵ)上記のように，Ｅ１の受信手段はｅ１の共振回路に，Ｅ１の所定信号はｅ１のゲートの発信装置から発せられる所定信号に，Ｅ１の解除指示信号はｅ１のリセットコード信号にそれぞれ相当し，Ｅ１とｅ１は同じであり，被告製品１は，Ｅ１の構成要件を充足する。
(ｶ)Ｆ１とｆ１は同じであり，被告製品１は，Ｆ１の構成要件を充足する。(ｷ)上記のように，Ｇ１の解除指示信号はｇ１のリセットコード信号に相当し，被告製品１は，Ｇ１の構成要件を充足する。
(ｸ)上記のように，Ｈ１の警報出力手段，警報出力状態は，ｈ１の点滅・鳴動手段，点滅・鳴動状態に相当する。
また，Ｈ１の解除は，上記の本件明細書等の段落【００５１】の記載からするとリセットモードを意味することから，Ｈ１の解除手段は，ｈ１のリセットモード設定手段に相当する。
よって，Ｈ１とｈ１は同じであり，被告製品１は，Ｈ１の構成要件を充足する。
(ｹ)Ｉ１とｉ１は同じであり，被告製品１は，Ｉ１の構成要件を充足する。(ｺ)以上より，被告製品１は本件発明１の構成要件を全て充足し，本件発明１の技術的範囲に属するものである。
(2)本件発明２について
ア被告製品１は，上記のように別紙被告製品物件説明書１－１及び１－２に記載されたものであり，本件発明２との対比に沿うように分説すると次のとおりである。
ａ２前記一致判定手段が一致しないと判定したときに，ｂ２ＬＥＤを点滅させ，ブザーを鳴動させる点滅・鳴動出力手段を備
える
ｃ２ａ１ないしｈ１からなる盗難防止タグ。
イ対比・検討


(ｱ)Ａ２とａ２は同じであり，被告製品１は，Ａ２の構成要件を充足する。(ｲ)本件明細書等の【発明の詳細な説明】に「警告信号は，駆動部８の出力端子が例えば８Ｈｚの２周期連続１周期休止のリズムでＬレベルになって，発光ダイオードＬＥＤを点滅させる。このとき，駆動部８は，８Ｈzの２周期連続１周期休止のリズムのＬレベル信号に４ｋＨｚの鳴動信号を重畳させて，トランジスタＴＲ２を駆動させ，ブザーＢＵＺを鳴動させる。」（段落【００５３】）と記載されていることからすれば，Ｂ２の警告出力手段はｂ２の点滅・鳴動出力手段に相当し，Ｂ２とｂ２は同じであり，被告製品１は，Ｂ２の構成要件を充足する。(ｳ)上記のように，ａ１ないしｈ１は，Ａ１ないしＨ１と同じであり，ｃ２の盗難防止タグは本件発明１の盗難防止タグに相当することから，被告製品１はＣ２の構成要件を充足する。
(ｴ)以上より，被告製品１は本件発明２の構成要件を全て充足し，本件発明２の技術的範囲に属するものである。
(3)本件発明３について
ア被告製品１は，上記のように別紙被告製品物件説明書１－１及び１－２に記載されたものであり，本件発明３との対比に沿うように分説すると次のとおりである。
ａ３前記暗号記憶手段は，前記受信手段が受信する，新暗号コードへ
の変更を指示する暗号変更指示信号により，
ｂ３その記憶内容を前記新暗号コードに更新する
ｃ３ａ１ないしｈ１又はａ２ないしｃ２からなる盗難防止タグ。
イ対比・検討
(ｱ)Ａ３とａ３は同じであり，被告製品１は，Ａ３の構成要件を充足する。(ｲ)Ｂ３とｂ３は同じであり，被告製品１は，Ｂ３の構成要件を充足する。(ｳ)上記のように，ａ１ないしｈ１はＡ１ないしＨ１と，ａ２ないしｃ２はＡ２ないしＣ２とそれぞれ同じであり，ｃ３の盗難防止タグは本件発明１及び本件発明２の盗難防止タグに相当することから，被告製品１はＣ３の構成要件を充足する。
(ｴ)以上より，被告製品１は本件発明３の構成要件を全て充足し，本件発明３の技術的範囲に属するものである。
〔被告の主張〕
不知。
４争点(2)イ（被告製品２が本件発明１ないし３の各構成要件を充足するか）
について
〔原告の主張〕
(1)本件発明１について
ア被告製品２は，別紙被告製品物件説明書２に記載されたものであり，本件発明１との対比に沿うように，被告製品１と異なる点について分説すると，次のとおりである。
ａ１’ボタン押圧状態検出手段と，
ｃ１’前記検出手段がボタン押圧開放状態を検出したとき及び前記受信手段がゲートの発信装置から所定信号を受信したときに，駆動部に警報信号を出力させてＬＥＤを点滅させ，ブザーを鳴動させる点滅・鳴動手段とを備えた盗難防止タグ。
イ対比・検討
(ｱ)ａ１’のボタン押圧状態検出手段は，商品から盗難防止タグが取り外されたかを検出するものであり，Ａ１の盗難防止対象物に対する取り付け状態及び取り外し状態を検出する検出手段に相当し，被告製品２は，Ａ１の構成要件を充足する。
(ｲ)上記のように，ｃ１’のボタン押圧開放状態を検出したときは，商品から盗難防止タグが取り外された状態を検出するものであり，Ｃ１の取り外し状態を検出したときに相当し，被告製品２は，Ｃ１の構成要件を充足する。
(ｳ)被告製品２のそれ以外の構成は，被告製品１と同じであり，被告製品２は，Ｂ１，Ｄ１ないしＩ１の構成要件も充足する。
(ｴ)以上より，被告製品２は本件発明１の構成要件を全て充足し，本件発明１の技術的範囲に属するものである。
(2)本件発明２について
被告製品２は，別紙被告製品物件説明書２に記載されたものであり，本件発明２との対比においては，前記３の〔原告の主張〕で被告製品１を分説したものと同じであり，被告製品１での対比・検討した結論と同様に，被告製品２は本件発明２の構成要件を全て充足し，本件発明２の技術的範囲に属するものである。
(3)本件発明３について
被告製品２は，別紙被告製品物件説明書２に記載されたものであり，本件発明３との対比においては，前記３の〔原告の主張〕で被告製品１を分説したものと同じであり，被告製品１での対比・検討した結論と同様に，被告製品２は本件発明３の構成要件を全て充足し，本件発明３の技術的範囲に属するものである。
〔被告の主張〕
不知。
５争点(2)ウ（被告製品３及び４が本件発明４及び６の「暗号コード」（構成要件Ａ４，Ｂ４，Ｂ６）を充足するか）について
〔原告の主張〕
(1)被告製品３及び４は別紙被告製品物件説明書３及び４に記載されたものであり，いずれも本件発明４及び６の「暗号コード」（構成要件Ａ４，Ｂ４，Ｂ６）を備える。
(2)この点に関して被告は，本件各発明の「暗号コード」は「第三者に通信内容を知られないように行う特殊な通信（秘匿通信）方法のうち，通信文を見ても特別な知識なしでは読めないように変換する表記法（変換アルゴリズム）」である旨主張する。
しかし，本件各発明の「暗号コード」とは，リモートコントロールキーが盗まれたりした場合に，他のリセットコードが漏れないようにするため，コードの一部を任意の数字（信号）を組み合わせたものとしてリセットコードを設定し，それにより盗難防止タグとリモートコントロールキーの間で送受信するものを指すものであって，リセットコードの当該一部が「暗号」すなわち「通信の内容が第三者にもれないように，おたがいに約束して使う記号（のしくみ）。」（三省堂国語辞典第７版５２頁〔甲２〕）と目的，機能において類似することから，当該類似する目的，機能を示すために，「暗号コード」の名称を用いたものにすぎない。このことは，本件明細書等の以下の記載などからも明らかである。


ア本件明細書等の段落【０００１】の記載によれば，本件各発明は，盗難防止タグ，盗難防止タグに指示信号を与える指示信号発信装置，盗難防止タグ及び指示信号発信装置に指示信号を与える親指示信号発信装置とこれらの盗難防止装置の改良についてのものであって，電気通信事業者が行う無線通信とは異なり，指示信号発信装置から盗難防止タグに対し送信されるリセットコードの個別のデータ内容自体に格別の意味はなく，当該データ内容を第三者に知られないように特殊な通信方法を行うようなものではない。
イ本件明細書等の段落【００７４】の記載及び【図８】の記載によれば，盗難防止タグをリセットモードに設定するための指示信号発信装置から盗難防止タグへのリセットコードの送信は，店舗のレジでの商品代金の精算時に行われるものである。また，盗難防止タグ，指示信号発信装置のリセットコードを変更するために親指示信号発信装置から盗難防止タグ，指示信号発信装置への当該変更指示信号の送信は，客が立ち入らない店舗の事務室等の作業台で行われるものである。
このように，リセットコード等の送信は，盗難防止タグと指示信号装置が近接した状態で行われ，リセットコード等の信号もその範囲にしか送信されないため，第三者が当該送信を傍受しようとすれば，当該送信が行われた場所の近辺で行う必要があるが，それは当該送信を行っている店員に容易に発覚するため，当該傍受を行うことは困難であり，当該傍受を回避するために当該送信内容を第三者に知られないように特殊な通信方法を行う必要はない。
また，仮に，リセットコードの送信を第三者に傍受されるようなことがあった場合，リセットコード全体の信号が判別されてしまえば，それにより当該信号を送信し，盗難防止タグをリセットモードとすることができてしまうため，リセットコードの個別のデータを第三者に知られないように特殊の通信方法を行うことは意味がない。
ウ本件明細書等の段落【００１９】に記載された課題が生じるのは，「リセットモードにするためのリセットコードが共通」なためであって，リセットコードの個別のデータが第三者に知られることによるものではない。
また，本件明細書等の段落【００２０】に記載された本件各発明の目的は，いずれも，上記課題を解決するために，「リセットモードにするためのリセットコードが共通」とならないようにするものである。すなわち，本件発明１及び４では，盗難防止タグについて店舗ごとに異なるリセットコードを設定することができるようにし，本件発明２及び４では，盗難防止タグが異なるリセットコードを受信すると，警告を出力することができるようにし，本件発明３，５及び６では，盗難防止タグのリセットコードを容易に変更できるようにするものであって，リセットコードの個別のデータを第三者に知られないように特殊の通信方法を行うことを目的とするものではない。
〔被告の主張〕
(1)「暗号」とは，「第三者に通信内容を知られないように行う特殊な通信（秘匿通信）方法のうち，通信文を見ても特別な知識なしでは読めないように変換する表記法（変換アルゴリズム）のこと」（ウィキペディア〔乙１〕）であり，「コード」とは，「文字や記号，数字などをコンピューターが識別するためにまとめられた符号」（ＩＴ用語辞典ＢＩＮＡＲＹ〔乙２〕）をいう。本件明細書等の段落【００１９】及び【００２６】の記載にも照らすと，本件発明４及び６の構成要件Ａ４，Ｂ４及びＢ６にある「暗号コード」とは，「第三者が，変換アルゴリズムを知らないと通信文を見ても読めないような，特別な変換アルゴリズムによって，変換された符号の集合体」という意味である。
これに対し，被告製品３及び４は，「ＩＤ情報」は有しているものの，「暗号コード」は有していない。「ＩＤ情報」とは，単なる数字であり，特別なアルゴリズムを用いた「暗号コード」ではない。
したがって，被告製品３及び４は，「暗号コード」なるものを使用していないので，「暗号コードを記憶する暗号記憶手段」を有しておらず，本件発明４の構成要件Ａ４，Ｂ４を充足しない。また，同様に，被告製品３及び４は，「前記暗号記憶手段は，該受信手段が受信した暗号変更指示信号に含まれる新暗号コードにより記憶内容を更新する」という「暗号コード」なるものによって動作していないので，本件発明６の構成要件Ｂ６を充足しない。(2)アこの点に関して原告は，本件各発明における課題の解決方法として，通信を「暗号」にすることは技術的に必要がないと主張する。しかし，本件発明は，「暗号」にすることで課題を解決することができたものであって，現在になってから「暗号」にしなくても課題が解決できると主張しても，本件特許権の権利範囲に何ら影響を与えるものではない。
イまた，原告は，「暗号コード」の定義として「リモートコントロールキーが盗まれたりした場合に，そのリセットコードが漏れないようにするために，コードの一部を任意の数字（信号）を組み合わせたものとしてリセットコードを設定し，それにより盗難防止タグとリモートコントロールキーの間で送受信するもの」と主張するとともに，「リセットコードの当該一部が『暗号』と目的，機能において類似する」旨主張する。しかし，原告の主張における「リセットコードの当該一部」とは，「暗号コード」を指している。そうであるならば，原告の主張は，「暗号コード」は「暗号」（「通信の内容が第三者にもれないようにおたがいに約束して使う記号（のしくみ）」）と目的，機能において類似するという意味である。「暗号コード」が「暗号」の目的及び機能において類似するとは，正に「暗号コード」とは「暗号」そのものと解釈するのが自然である。
ウさらに，原告は，「暗号コード」を「コードの一部を任意の数字（信号）を組み合わせたもの」と解釈しているようである。しかし，そのような構成は本件明細書等に開示されていないし，原告の主張は無理な解釈によって権利範囲を広げようとするものであって，許されるべきでない。
６争点(2)エ（被告製品３及び４が本件発明６の「暗号変更指示信号」（構成要件Ａ６）を充足するか）について
〔原告の主張〕
(1)被告製品３及び４は別紙被告製品物件説明書３及び４に記載されたものであり，いずれも本件発明６の「暗号変更指示信号」（構成要件Ａ６）を備える。
(2)この点に関して被告は，本件発明６（請求項７）の「暗号変更指示信号」と本件発明５（請求項６）に係る発明の「暗号変更指示信号」が同一のものである旨主張する。
しかし，請求項７の記載及び本件明細書等の記載に照らせば，変更する「新暗号コード」は同じでなければならないものの，同信号に含まれるその他の信号は必ずしも同じでなければならない必要はない。このことは，本件明細書等の以下の記載などからも明らかである。


ア請求項７では，「請求項６記載の親指示信号発信装置が発信する暗号変更指示信号を受信する受信手段を備え」と記載されるのみであり，「暗号変更指示信号」について「盗難防止タグが備える受信手段が受信すべき」との限定はなされておらず，また，請求項６は盗難防止タグに対するものとして構成されたにすぎず，請求項７の「指示信号発信装置」に対する構成において，暗号設定手段が設定した新暗号コードを含めて，暗号変更指示信号を発信する装置である「親指示信号発信装置」（本件明細書等の段落【００２９】及び【００３１】）が盗難防止タグにより受信されるものとは別の「暗号変更指示信号」を発信する機能を有することは制限されていない。本件各発明の本質からしても制限を受ける理由はなく，同項の発明は，「請求項６記載の親指示信号発信装置が発信する暗号変更指示信号」であれば足り，「盗難防止タグが備える受信手段が受信すべき」ものと同じものである必要はない。
イ本件明細書等の段落【００２９】では，請求項６に係る発明につき，「この親指示信号発信装置では，暗号設定手段が，盗難防止タグが備える暗号記憶手段が記憶すべき新暗号コードを設定する。そして，発信手段は，暗号設定手段が設定した新暗号コードを含めて，暗号変更指示信号を発信する。これにより，この親指示信号発信装置は，解除指示信号を発信する指示信号発信装置が盗まれたり，解除指示信号の暗号コードが知られたりしても，暗号コードを容易に変更でき，より確実に盗難を防止することができる。」と記載されている。これによれば，「暗号変更指示信号」は，盗難防止タグが備える暗号記憶手段を「新暗号コード」に変更するもので，それにより，解除指示信号を発信する指示信号発信装置が盗まれたり，解除指示信号の暗号コードが知られたりしても，暗号コードを容易に変更でき，より確実に盗難を防止することができるようにするものであり，暗号記憶手段を「新暗号コード」に変更する点に特徴があるものであって，「新暗号コード」を除く親指示信号発信装置から発信される変更を指示する信号自体のコードに格別の意義はない。ウ本件明細書等の段落【００３１】では，請求項７に係る発明につき，「この指示信号発信装置では，受信手段が，親指示信号発信装置が発信する暗号変更指示信号を受信する。そして，暗号記憶手段は，受信手段が受信した暗号変更指示信号に含まれる新暗号コードにより記憶内容を新する。これにより，この指示信号発信装置は，解除指示信号を発信する他の指示信号発信装置が盗まれたり，解除指示信号の暗号コードが知られたりしても，暗号コードを容易に変更でき，より確実に盗難を防止することができる。」と記載されている。これによれば，「暗号変更指示信号」は，指示信号発信装置の暗号記憶手段を「新暗号コード」に変更するもので，それにより，解除指示信号を発信する他の指示信号発信装置が盗まれたり，解除指示信号の暗号コードが知られたりしても，暗号コードを容易に変更でき，より確実に盗難を防止することができるものであり，暗号記憶手段を「新暗号コード」に変更する点に特徴があるものであって，「新暗号コード」を除く親指示信号発信装置から発信される変更を指示する信号自体のコードに格別の意義はないし，盗難防止タグが受信するものと同じ信号にしなければならない理由もない。
〔被告の主張〕
(1)本件発明６（請求項７）の構成要件Ａ６における「請求項６記載の親指示信号発信装置が発信する暗号変更指示信号」の「暗号変更指示信号」とは，本件発明５（請求項６）の「盗難防止タグが備える受信手段が受信すべき暗号変更指示信号」のことである。すなわち，本件発明６（請求項７）の指示信号発信装置が受信する「暗号変更指示信号」は，盗難防止タグが受信するものと同じ「暗号変更指示信号」であるとの構成である。本件明細書等の【図７】で示されているように，「暗号設定コード」は一つしかない。すなわち，盗難防止タグに対する「暗号変更指示信号」及び「指示信号発信装置に対する暗号変更指示信号」は同一のものであることが示されている。
したがって，本件発明６の構成要件Ａ６は，「請求項６記載の親指示信号発信装置が発信する『盗難防止タグが備える受信手段が受信すべき暗号変更指示信号』を受信する受信手段を備え」という意味である。(2)これに対し，前記５の〔被告の主張〕のとおり，被告製品３及び４は「暗号コード」を用いていないので，その前提となる「暗号変更指示信号」なるものも利用しておらず，構成要件Ａ６は非充足である。また，被告製品３及び４はリモコンであり，そのマスターリモコンは被告製品５であるところ，この被告製品５は「盗難防止タグ」及び「リモコン」のＩＤ情報を更新する機能を有している。しかし，被告製品５は，新しいＩＤ情報に書き換えるためのＩＤ情報書換信号につき，「盗難防止タグ」と「リモコン」とで別の信号系列を送信しているのであって，被告製品３及び４は「盗難防止タグ」のＩＤ情報書換信号によってＩＤ情報が書き換えられることがない。
したがって，被告製品３及び４は，構成要件Ａ６を充足しない。(3)この点に関して原告は，「暗号変更指示信号」は「新暗号コード」以外の信号が異なることを排除するものではない旨主張し，その根拠として，①本件明細書等においてはそのような制限がないこと（段落【００２９】及び【００３１】），②本件各発明の本質からも制限されるべきではないことを挙げる。
しかし，上記②の「本件発明の本質」が何を指すのかは，原告の主張からは明らかではない。「本件発明の本質」などという抽象的な概念によって，「暗号変更指示信号」の意義は導き得ない。
また，上記①についても，本件明細書等の段落【００２８】には，請求項６記載のとおり，「盗難防止タグが備える受信手段が受信すべき暗号変更指示信号」として，「暗号変更指示信号」を限定している。これを受けた段落【００２９】の「この親指示信号発信装置」とは，段落【００２８】で記載された親指示信号装置であり，盗難防止タグが備える受信手段が受信すべき暗号変更指示信号を発信するものとして記載されたものである。そして，本件明細書等の段落【００３０】においては，「請求項６記載の親指示信号発信装置が発信する暗号変更指示信号」である旨を明確にしているところ，これを受けて，段落【００３１】は「この指示信号発信装置」と記載しているのである。すなわち，段落【００３１】の暗号変更指示信号は，段落【００３０】で記載されている「盗難防止タグが備える受信手段が受信すべき暗号変更指示信号」のことである。
さらに，本件明細書等の段落【００７５】は，暗号変更指示信号が，盗難防止タグ及び指示信号発信装置に対して送信する信号が同一のものであることを明らかにしている。


したがって，本件明細書等の段落【００２９】，【００３１】及び【００７５】の各記載は，親指示信号発信装置が盗難防止タグに向けて発信する「暗号変更指示信号」と，指示信号発信装置に向けて発信する「暗号変更指示信号」とが同一であることを前提に記載されたものであるから，原告の主張には根拠がない。
７争点(3)ア(ｱ)（本件発明１及び４についての無効理由（明確性要件違反）の存否）について
〔被告の主張〕
(1)本件特許の特許請求の範囲の請求項１（本件発明１）及び請求項４（本件発明４）には，「暗号コード」という記載がある。
本件特許の出願時の技術水準において，「暗号」の意味は，「秘密にしたい情報をかき混ぜて（暗号）特定の者以外にはその内容が解らないようにすること。暗号は，情報をかき混ぜる手順（アルゴリズム）とその手順を変化させるパラメータ（鍵）から成る。」となっており，「コード」の意味は，「データを表現するための一定の明確なルールあるいはそのルールに基づいて表現されたもの」となっている（情報通信用語辞典１００頁〔乙３〕）。したがって，本件の特許請求の範囲における「暗号コード」の記載は，「特定の者以外にはその内容が解らないような，アルゴリズムと鍵から成るデータを表現するための一定の明確なルールあるいはそのルールに基づいて表現されたもの」（前記５の〔被告の主張〕参照）を意味している。一方，本件明細書等の段落【００７３】の実施例では，「暗号」は４桁の暗号コードの例で説明されているところ，「暗号」という言葉の意味が「暗号」という文字を含む「暗号コード」という言葉を用いて説明されているため，本件特許における「暗号」の意味が不明である。本件明細書等には，段落【００７３】以外に「暗号」の定義はなく，同段落において単に「０」又は「１」を組み合わせた４桁のコードが示されているだけであるが，このような４ｂｉｔコードは「アルゴリズムと鍵から成るデータ」とは何ら関係なく，「特定の者以外にはその内容が解らないような，アルゴリズムと鍵から成るデータを表現するための一定の明確なルールあるいはそのルールに基づいて表現されたもの」というべきものではない。
このように，本件の特許請求の範囲における「暗号コード」が有する通常の意味と，明細書における「暗号コード」についての記載（４ｂｉｔコード）とが一致しないため，いずれと解すべきか不明であり，その結果，請求項１及び４については特許を受けようとする発明が明確でない。(2)以上により，本件発明１及び４は，特許法１２３条１項４号，同法３６条６項２号に基づき特許無効審判により無効にされるべきものである。
〔原告の主張〕
本件特許の特許請求の範囲の請求項１（本件発明１）及び請求項４（本件発明４）について，本件明細書等の段落【００１９】，【００２２】，【００７３】及び【図７】には，リセットコードが共通することに起因して隣接する店舗間での使用上問題が発生するという課題を解決するために，一例として４桁の暗号コードを用いて，店舗ごとに異なる解除指示信号を設定することができる旨記載されているのであって，当業者からすれば，本件発明１及び４が明確であることは明らかである。
また，被告は，暗号とは「アルゴリズムと鍵からなるデータ」であるなどと主張するが，一般に，「暗号」とは「秘密を保つために，当事者間にのみ了解されるようにとり決めた特殊な記号・ことば」（広辞苑第４版９９頁〔甲５〕）とされており，出願時の技術常識を考慮しても「暗号」の通常の意味と本件明細書等の記載とは何ら矛盾しない。
したがって，本件発明１及び４が明確であることは明らかであって，特許法３６条６項２号の規定に反するものではない。
８争点(3)ア(ｲ)（本件発明３及び６についての無効理由（明確性要件違反）の存否）について
〔被告の主張〕
(1)本件の特許請求の範囲の請求項３（本件発明３）及び請求項７（本件発明６）には，「新暗号コード」という記載がある。
「新暗号コード」とは，「新しい暗号コード」を意味しているものと解されるが，本件明細書には「新暗号コード」についての明確な定義がない上に，前記７の〔被告の主張〕のとおり，「暗号コード」の意味が不明である。そのため，「新暗号コード」の意味も不明であり，その結果，本件発明３及び６については特許を受けようとする発明が明確でない。(2)以上により，本件発明３及び６は，特許法１２３条１項４号，同法３６条６項２号に基づき特許無効審判により無効にされるべきものである。
〔原告の主張〕
本件明細書等の段落【００６６】には「暗号コードを新暗号コードに変更設定する。」と，また段落【００６８】には「暗号変更コード信号を受信したときは，新暗号コードに更新する。」と記載されているのであって，「新暗号コード」とは「暗号コード」を変更又は更新したものであり，このことは当業者にとって明らかである。
したがって，本件発明３及び６は明確であり，特許法３６条６項２号の規定に反するものではない。
９争点(3)イ(ｱ)（本件発明１についての無効理由（乙４発明を主引例とする進歩性欠如）の存否）について
〔被告の主張〕
(1)本件発明１と乙４発明との対比
本件発明１と乙４発明とを対比すると，本件発明１の構成中，構成要件Ａ１，Ｂ１，Ｃ１，Ｄ１，Ｈ１及びＩ１については乙４発明と一致するが，構成要件Ｅ１，Ｆ１及びＧ１については，乙４発明と相違している。すなわち，本件発明１には「受信手段が受信した所定信号及び解除指示信号を識別する識別手段」という構成要件Ｅ１が備えられているのに対し，乙４発明には上記識別手段に対応する構成が明記されていない点が相違している（以下「相違点１－１」という。）。
また，本件発明１には「暗号コードが暗号記憶手段に記憶されており，識別手段が識別した解除指示信号に含まれる暗号コード及び暗号記憶手段が記憶する暗号コードが一致するか否かを一致判定手段で判定する」という構成要件Ｆ１及びＧ１があるのに，乙４発明には「予め定められたコード信号がコード信号出力ユニット１１から入力されるか否かを判定する」という構成Ｆ１’及びＧ１’のみが記載されている点が相違している（以下「相違点１－２」という。）。
(2)容易想到性
ア相違点１－１については，乙５発明に，構成要件Ｅ１に相当する「警告音作動信号と警告音停止信号のキャリアー周波数を同一にして１つの共振回路１で両信号を受信させ，後段の信号処理回路で信号識別を行う」という構成が開示されている。


また，相違点１－２については，乙５発明に「コードを予め書き込んである指定コード設定回路２２」という構成Ｆ１”と，「１つの共振回路１で受信して信号処理回路により識別された警告音停止信号を変換し，予め書き込んである指定コード設定回路２２で決定されるコードと一致するか否かを一致回路２１で判断する」という構成Ｇ１”とが開示されている。乙４発明の構成Ｆ１’と乙５発明の構成Ｆ１”を組み合わせれば，構成Ｆ１’のコード信号を構成Ｆ１”のようにあらかじめ書き込んだ構成とすることにより，「暗号コードを予め記憶する暗号記憶手段」という本件発明１の構成要件Ｆ１が得られる。また，乙５発明の構成Ｇ１”では，一つの共振回路１で受信した信号から識別された警告音停止信号を変換し，あらかじめ書き込んである指定コード設定回路２２で決定されるコードと一致するか否かを一致回路２１で判断しており，このような構成Ｇ１”を乙４発明の構成Ｇ１’と組み合わせれば，「前記識別手段が識別した解除指示信号に含まれる暗号コード及び前記暗号記憶手段が記憶する暗号コードが一致するか否かを判定する一致判定手段」という本件発明１の構成要件Ｇ１が得られる。
イなお，本件発明１における「暗号コード」は，「特定の者以外にはその内容が解らないような，アルゴリズムと鍵から成るデータを表現するための一定の明確なルールあるいはそのルールに基づいて表現されたもの」を意味していると解すべきところ，当業者が「コード」を「暗号コード」に置き換えることに何ら困難性はない。また，本件発明１における「暗号コード」が，本件明細書等の段落【００７３】に記載されているような「０」又は「１」を組み合わせた４桁の「コード」であるとするならば，乙５公報の段落【００３１】に開示されている４ｂｉｔコードと同様に，一般的なコード（ＩＤ）と何ら相違ないものである。ウそして，乙４発明と乙５発明とでは，技術分野が共通していることは明らかである。また，乙４公報の段落【００３６】に記載された「各店毎に，それぞれのコード信号を設定することができるので，防犯効果を更に期待することができる。」という効果と，乙５公報の段落【００３３】に記載された「例えば店舗毎に警告音停止信号を変え，セキュリテイを高めることが可能となり，また警告音作動信号も同じ構成でコードによる識別が実現できるものである。」という効果も共通している。エしたがって，乙４発明と乙５発明とを組み合わせることに何ら困難性はなく，十分な動機付けがあるため，本件発明１（請求項１）は，乙４公報及び乙５公報の記載に基づいて当業者が容易に想到することができる。
(3)以上により，本件発明１は，特許法１２３条１項２号，同法２９条２項に基づき特許無効審判により無効にされるべきものである。
〔原告の主張〕
(1)本件発明１と乙４発明との対比
被告は本件発明１と乙４発明との相違点として構成要件Ｅ１，Ｆ１及びＧ１を挙げているが，正しくは構成要件Ｄ１，Ｅ１，Ｇ１及びＨ１が相違点である。
ア構成要件Ｄ１について
構成要件Ｄ１は「前記受信手段は，前記警報出力手段が作動可能である状態及び警報出力状態の解除を指示する，暗号コードを含む解除指示信号を受信することを可能とする一方」とするものである。ここで，「前記受信手段」は，構成要件Ｂ１及びＣ１で記載された「受信手段」を引用するものであり，警報出力手段が作動可能である状態及び警報出力状態の解除を指示する暗号コードを含む解除指示信号を受信する一つの受信手段である。これに対し，乙４発明に開示されたタグは，乙４公報の【図５】に示す第１のアンテナ５１に加えて，段落【００５４】に記載の第２のアンテナが付設，つまり付属して設けられている。このように，構成要件Ｄ１は，一つの前記受信手段で解除指示信号を受信している点で，二つのアンテナによりそれぞれ異なる情報を受信する乙４発明とは相違する。
また，本件発明１は「暗号コードを含む解除指示信号を受信する」ところ，乙４発明では，暗号コードを含む解除指示信号を受信する点は，一切開示されていない。このように，構成要件Ｄ１は，暗号コードを含む解除指示信号を受信している点で，そのような信号を受信していない乙４発明とは相違する。
以上のとおり，構成要件Ｄ１と乙４発明との間には二つの相違点が存在するから，被告の主張は誤りである。
イ構成要件Ｈ１について
構成要件Ｈ１は，「該一致判定手段が一致すると判定したときは，前記警報出力手段が作動可能である状態及び警報出力状態を解除する解除手段」である。すなわち，構成要件Ｈ１は，被告が相違点と判断した構成要件Ｇ１の一致判定手段（暗号コードの一致判定）により一致すると判定したことを条件に解除するものであり，当該条件下で解除処理を行う構成要件Ｈ１は乙４発明には一切開示されていない。したがって，構成要件Ｈ１は乙４発明との間の相違点である。
(2)容易想到性
ア構成要件Ｅ１について
被告は，構成要件Ｅ１に対応する記載が乙５発明に開示されていると主張する。
この点，構成要件Ｅ１は，「前記受信手段が受信した前記所定信号及び前記解除指示信号を識別する」ものである。すなわち，構成要件Ｅ１は，所定信号との識別に加えて，セットコード，暗号変更コード，ＷＴＮ設定コード，ＷＴＯ設定コード，ＶＳＮ設定コード，ＶＳＯ設定コード，ＶＳＯ設定コード，第１動作コード，第２動作コード（Ｓ１０～Ｓ２４）等と構成要件Ｄ１に記載された「警報出力手段が作動可能である状態及び警報出力状態の解除を指示する，暗号コードを含む解除指示信号」とを識別するものである。
これに対し，乙５発明は，乙５公報の段落【００２３】に記載のとおり，単に警告音作動信号と警告音停止信号を識別するにすぎず，上記セットコード等と「警報出力手段が作動可能である状態及び警報出力状態の解除を指示する，暗号コードを含む解除指示信号」をも識別する点は開示も示唆もされていない。
したがって，構成要件Ｅ１が乙５発明に開示されているとする被告の主張は，失当である。
イ構成要件Ｇ１について
被告は，乙５公報におけるコードをあらかじめ書き込んである指定コード設定回路２２の記載を根拠に，構成要件Ｇ１に対応する記載がされていると主張する。


この点，構成要件Ｇ１は，「前記識別手段が識別した解除指示信号に含まれる暗号コード及び前記暗号記憶手段が記憶する暗号コードが一致するか否かを判定する」ものである。すなわち，識別手段により，所定信号との識別に加えて，セットコード等と解除指示信号とを識別した後に，当該識別手段が識別した解除指示信号に含まれる暗号コードと，暗号記憶手段が記憶する暗号コードとを比較するのである。これに対し，乙５発明は，乙５公報の段落【００１７】に記載のとおり，後段の信号処理回路で，警告音作動信号と警告音停止信号との信号識別を行う点を特徴としている。具体的には，乙５公報の【図３】が示すように，キャリアー周波数が同一の警告音作動信号と警告音停止信号とがコンパレータ４に入力される。そして，カウンタ９及びモノステーブルマルチバイブレータ１０等の上段の回路群により，警告音作動信号が識別され，カウンタ２３，モノステーブルマルチバイブレータ２４及び一致回路２１等の下段の回路群により，警告音停止信号が識別される。すなわち，警告音作動信号及び警告音停止信号等は下段の回路群に入力され，一致回路２１での各信号の一致判断に成功した場合に，警告音作動信号と警告音停止信号を識別することができるにすぎない。このように，乙５発明は，警告音作動信号と警告音停止信号を識別する過程で警告音停止信号のコードの一致性を判断するだけで，警告音停止信号を識別した後に警告音停止信号のコードの一致性を判断するものではないのに対し，本件発明１は，本件明細書等の【図９】が示すとおり，先に所定信号やセット信号等と解除指示信号とを識別手段により識別し（Ｓ１０～Ｓ２４参照，構成要件Ｅ１），次に，【図１６】が示すとおり，識別手段が識別した解除指示信号に含まれる暗号コードと，暗号記憶手段が記憶する暗号コードとが一致するか否かを判断するものである（Ｓ１０３参照，構成要件Ｇ１）。
したがって，本件発明１の構成要件Ｇ１は，乙５発明には開示されていない。
ウ構成要件Ｄ１について
乙５発明は警告音停止信号を受信しているにすぎず，構成要件Ｄ１の「前記警報出力手段が作動可能である状態」を指示する信号を受信していない点で，相違する。さらに，乙５発明は，「暗号コードを含む解除指示信号」を受信していない点においても，構成要件Ｄ１と相違する。したがって，構成要件Ｄ１も，乙５発明には開示されていない。
エ構成要件Ｈ１について
乙５発明は単に警告音の発生と停止とを行うにすぎず，構成要件Ｈ１の「前記警報出力手段が作動可能である状態・・・を解除する解除手段」を開示していない。また，上記(1)イで主張したとおり，本件発明１は「該一致判定手段」（構成要件Ｇ１，Ｈ１）での一致を条件に処理を行うが，構成要件Ｇ１の「一致判定手段」が乙５発明に開示されていない以上，構成要件Ｈ１も乙５発明に開示されていない。
したがって，構成要件Ｈ１も，乙５発明には開示されていない。
オ動機付けについて
乙５発明は，警告音作動信号と警告音停止信号との識別時に一致回路による判断を行って処理を完結させるものであり，その後一致回路は不要であるから，当業者からすれば，本件発明１のように識別手段が識別した後に更に解除指示信号に含まれる暗号コードと暗号記憶手段が記憶する暗号コードが一致するか否かを判断する処理に想到する動機付けは一切存在しない。
カ作用効果
乙４発明では，「コード信号の設定タグ１およびコード信号出力ユニット１１にそれぞれ備付け，これらの設定機能によって所望のコード信号を設定できるようにしても構わない」（乙４公報の段落【００３６】）と記載されているように，コード信号の設定はタグごとにスイッチの設定を手作業で行うもので，店舗の商品に取り付ける多数のタグのコード信号の設定としてはきわめて煩雑であり，しかもタグとユニットの間でコード信号の設定を誤るおそれがある。これに対し，本件発明１においては，「解除指示信号を含む暗号コード」とすることにより，親指示信号発信装置を用いて，複数の盗難防止タグ及び指示信号発信装置の暗号記憶手段に，所定信号やセットコード等との重複を考慮することなく任意の暗号コードを設定することができ，タグと指示信号発信装置の間でコードの設定を誤るおそれもない。
また，乙５発明は，警告音作動信号と警告音停止信号の二つの信号において，警告音停止信号としてコードを識別し，店舗ごとに警告音停止信号を変えることができるだけで，所定信号に加えてセットコード等の信号との間で解除指示信号との識別はできず，セットコード等の信号を受信する盗難防止タグにおいて店舗ごとに警告音停止信号を変えることはできない。これに対し，本件発明１においては，「解除指示信号を含む暗号コード」とすることにより，暗号コードを任意に設定しても，セットコード等の信号との間で解除指示信号との識別ができ，セットコード等の信号を受信する盗難防止タグにおいても暗号コードを任意に設定することにより店舗ごとに警告音停止信号を変えることができるという，乙５発明にない特有の効果を奏する。
キ小括
以上のとおり，被告の主張は，本件発明１と乙４発明との相違点の認定を誤ったものである。そして，乙５発明には相違点の全てが開示されているわけではなく，しかも動機付けも皆無で，作用効果も異なるのであるから，乙４発明及び乙５発明の組合せにより容易に想到できるとした被告の主張は誤りである。
したがって，本件発明１は特許法２９条２項の規定に反するものではない。
10争点(3)イ(ｲ)（本件発明２についての無効理由（乙６発明を主引例とする進歩性欠如）の存否）について
〔被告の主張〕
(1)本件発明２と乙６発明との対比
本件発明２（請求項２）と乙６発明とを対比すると，本件発明２の構成中，構成要件Ａ２及びＢ２については乙６発明と一致するが，構成要件Ｃ２については，構成要件Ａ２及びＢ２との関係で乙６発明とは相違している。すなわち，本件発明２は，「盗難防止タグ」という構成要件Ｃ２に構成要件Ａ２及びＢ２が備えられているのに対し，乙６発明では，「物品監視装置」という構成Ｃ２’に，本件発明２の構成要件Ａ２及びＢ２に相当する構成が備えられている点が相違している（以下「相違点２」という，）。
(2)容易想到性


相違点２については，本件発明２の「盗難防止タグ」及び乙６発明の「物品監視装置」が，いずれも物品の盗難を防止するという技術分野で共通していることから，乙６発明の構成要件Ａ２及びＢ２を盗難防止タグに転用して本件発明２の構成を得ることは，当業者が容易に行い得ることである。このような転用が容易であることは，乙７公報，乙８明細書，乙９明細書，乙１０公報，乙１１明細書及び乙１２公報に示すように，セキュリティに関する技術分野において構成要件Ａ２及びＢ２が周知技術にすぎないことからも明らかである。
また，乙６公報の第２頁左欄第２０行ないし第２３行に記載された「物品が所定位置にない場合や，物品が対象のものと異なる場合は，読み取りの情報と収納情報とが不一致になるため，制御装置から表示装置に信号が出力され，その事実を知ることができる。」という効果は，「例えば，他の店舗から盗んできた指示信号発信装置を使用してリセットしようとしても，すぐに露見する。」という本件発明２の効果と共通している。したがって，本件発明２（請求項２）は，乙６発明に基づいて当業者が容易に想到することができる。
(3)以上により，本件発明２は，特許法１２３条１項２号，同法２９条２項に基づき特許無効審判により無効にされるべきものである。
〔原告の主張〕
(1)本件発明２と乙６発明との対比
被告は本件発明２と乙６発明との相違点として構成要件Ｃ２を挙げているが，構成要件Ａ２及びＢ２も相違点である。
ア構成要件Ａ２について
本件発明２の構成要件Ａ２は「前記一致判定手段が一致しないと判定したときに，」とされ，「前記一致判定手段」は本件発明１の構成要件Ｇ１の「前記識別手段が識別した解除指示信号に含まれる暗号コード及び前記暗号記憶手段が記憶する暗号コードが一致するか否かを判定する一致判定手段」を示すものであるところ，乙６発明では，「比較制御部１０が，読取り手段４から入力された情報とメモリ部９に登録された情報とを比較して，不一致の場合に，」とされており，両者は相違している。
すなわち，本件発明２の構成要件Ａ２の「前記一致判定手段」では，一致判定の対象となるコードは，解除指示信号であると識別したものであるが，乙６発明では，単に読取り手段４から入力された情報を対象とするものであり，解除指示信号であることを識別しておらず，本件発明２の構成要件Ａ２と相違している。
また，本件発明２の構成要件Ａ２では，「解除指示信号に含まれる暗号コード」について「暗号記憶手段が記憶する暗号コード」が一致するか否かを判定するが，乙６発明では読取り手段４から入力される情報を，「情報の一部分に相違がある場合の外に，物品１が所定位置になく読み取り情報がない場合」を含め，メモリ部９に登録された情報と比較しており，本件発明２の構成要件Ａ２と相違している。
イ構成要件Ｂ２について
本件発明２の構成要件Ｂ２は「警告を出力する警告出力手段を備える」であるところ，乙６発明では「表示装置６や警報器に信号を出力して警備員等の関係者に通知する」とされており，両者は相違している。すなわち，本件発明２の構成要件Ｂ２は，盗難防止タグ自らが「警告出力手段を備える」ものであるが，乙６発明では，「制御装置」に接続されている「表示装置」に信号を出力するものであり，盗難防止タグに対応する「識別部材」は信号を出力するものではなく，本件発明２の構成要件Ｂ２と相違している。
(2)容易想到性
ア構成要件Ａ２について
本件発明２の構成要件Ａ２と乙６発明は，上記(1)アのとおり相違しているところ，乙６公報には，一致判定の対象となるコードが解除指示信号であると識別したものであること，「解除指示信号に含まれる暗号コード」について「暗号記憶手段が記憶する暗号コード」が一致するか否かを判定することについて開示がされていない。
すなわち，乙６発明で行われる一致判定は，「物品が所定位置にない場合や，物品が対象のものと異なる場合」を知るために，「常時又は所定時間毎に読取り手段で読取った情報と予め収納された情報とを比較する」ものにすぎず，本件発明２のように，他の店舗から盗んできた指示信号発信装置を使用してリセットする試みについて，解除指示信号に含まれる暗号コードと暗号記憶手段が記憶する暗号コードの不一致判定に警告を出力することにより露見するようにしたものではない。
イ構成要件Ｂ２について
本件発明２の構成要件Ｂ２と乙６発明は，上記(1)イのとおり相違しているところ，乙６公報には，盗難防止タグ自らが「警告出力手段を備える」ことについては開示されていない。
すなわち，他の店舗から盗んできた指示信号発信装置を使用してリセットしようという企ては，販売員の監視を避けて秘密裏に行われるが，盗難防止タグは制御装置等に直接接続されておらず，盗難防止タグ自体が警告を出力しないと，盗難防止タグに対して当該企てがなされたことを販売員に知らせることができないため，本件発明２の構成要件Ｂ２では，盗難防止タグ自らが「警告出力手段を備える」ものとしているが，これらのことは乙６公報には開示されていない。
さらに，被告の主張は，乙５発明を前提に，乙６発明との組合せを主張するものであるが，そもそも乙５発明は「警告音停止信号」を対象とするものであり，コードが一致すれば警告音（ブザー）を停止し，一致しなければ何も出力しないものである（乙５公報の段落【００３１】及び【００３２】）。このように既にブザーが鳴っている状態で，さらに不一致の場合に警報器に信号を出力する乙６発明を組み合わせる必要性は皆無である。その上，不一致の場合に何も出力しないとする乙５発明に，信号を出力するという逆の乙６発明を組み合わせることは明らかに技術的に矛盾し，当業者にとってみれば乙５発明に乙６発明を組み合わせることは阻害要因となるものである。
ウ構成要件Ｃ２について
本件発明２の構成要件Ｃ２が「盗難防止タグ」であるのに対して，乙６発明は「物品監視装置」である点で相違しているところ，被告は，当該相違点が容易想到であることの根拠として，本件発明２の「盗難防止タグ」と乙６発明の「物品監視装置」がいずれも物品の盗難を防止するという技術分野で共通していることや，乙７公報，乙８明細書，乙９明細書，乙１０公報，乙１１明細書及び乙１２公報に示すように構成要件Ａ２及びＢ２が周知技術であることなどを挙げる。


しかし，物品の盗難を防止するという技術分野で共通しているといっても，コードの一致判定を行う目的，時期，一致判定を行う対象であるコードの種類・範囲，一致判定の方法，一致判定が不一致となった場合の警告出力等の対応は種々雑多であり，これらの事項をそれぞれ検討・選択する必要がある。しかるに，乙７公報，乙８明細書，乙９明細書，乙１０公報，乙１１明細書及び乙１２公報は，単にコード等の一致判定において不一致の場合に信号等を発する点が共通するだけであり，上記の本件発明２の構成要件Ａ２及びＢ２と乙６発明の相違点については開示されておらず，当該構成が周知技術ではないことは明らかである。したがって，乙６発明の「物品監視装置」を本件発明２の構成要件Ｃ２の「盗難防止用タグ」に転用できるものではない。
エ作用効果について
乙６発明は，物品が所定位置にあるのかを判断する目的で情報の一致判定を行い，読み取り情報がない場合を含め不一致の場合に物品が所定位置にないと判断して信号を出力するものであり，本件発明１の「盗難防止対象物に対する取り付け状態及び取り外し状態を検出する検出手段」が「取り外し状態を検出したとき」に，「警報を出力する警報出力手段」に対応する効果にすぎない。
これに対して，本件発明２は，解除指示信号に含まれる暗号コードと暗号記憶手段に記憶された暗号コードの一致を判定し，不一致の場合に警報を発することにより，他の店舗から盗んできた指示信号発信装置を使用してリセットしようとすることが露見するようにするものであって，物品の取り外し状態を検出して警報を発するものではない。本件発明２は，商品を盗難防止タグから取り外す前段階の警報出力手段が作動可能な状態において解除指示信号が発せられた時点で，解除指示信号に含まれる暗号コードの一致判定により他店舗から盗まれた指示信号発信装置により不正に解除指示信号が発せられたことを捕捉できるようにするものである。
また，本件発明２では，試行錯誤によりリセットコードを知ることは困難であるので，より確実に盗難を防止することができる。すなわち，他店舗から盗んだ指示信号発信装置を用いて試行錯誤によりコード番号を順次設定，発信し，盗難防止タグが解除状態となるコードを突き止めようとしても，本件発明２では，解除指示信号に含まれる暗号コードと暗号記憶手段に記憶された暗号コードの不一致により警報を発することから，当該試行錯誤による突止め作業によりリセットコードを知る前に事が発覚してしまい，他店舗から指示信号発信装置が盗まれることがあっても当該装置を用いて解除状態に設定することはできず，盗難を防止できる。これに対して，乙６発明は，「物品に識別部材により固有の情報を付加し，その情報に基づいて物品を監視するようにし」，「物品１が所定位置になく読み取り情報がない場合」も不一致と判定するものであって，他店舗から識別部材を盗んで，それを用いて外部から試行錯誤により固有の情報を突き止めることができるようなものではないのであって，本件発明２のように指示信号発信装置が盗難にあった場合を想定し，試行錯誤によりリセットコードを知ることができないように警報を発し，より確実に盗難を防止するものではなく，そのような効果も認められない。
このように，本件発明２と乙６発明の作用効果は異なるものであって，共通するものではない。
オ小括
以上のとおり，被告の主張は，本件発明２の構成要件Ａ２及びＢ２と乙６発明との相違点の認定を誤ったものである。そして，乙６発明の「物品監視装置」を本件発明２の構成要件Ｃ２の「盗難防止タグ」に転用できるものではなく，作用効果も異なるから，乙６発明により容易に想到できるとした被告の主張は誤りである。
したがって，本件発明２は特許法２９条２項の規定に反するものではない。
11争点(3)イ(ｳ)（本件発明３についての無効理由（乙１３・１４発明を主引例とする進歩性欠如）の存否）について
〔被告の主張〕
(1)本件発明３と乙１３・１４発明との対比
本件発明３（請求項３）と乙１３・１４発明とを対比すると，本件発明３の構成中，構成要件Ａ３及びＢ３については乙１３・１４発明と一致するが，構成要件Ｃ３については，構成要件Ａ３及びＢ３との関係で乙１３・１４発明とは相違している。
すなわち，本件発明３では「盗難防止タグ」という構成要件Ｃ３に構成要件Ａ３及びＢ３が備えられているのに対し，乙１３・１４発明では，ＥＡＳシステム内の「付け札３０２（英文表記“Tag”）」という構成Ｃ３’及びＣ３”に，本件発明３の構成要件Ａ３及びＢ３と同一の構成が備えられている点が相違している（以下「相違点３」という。）。
(2)容易想到性
相違点３については，乙１３公報及び乙１４明細書に，第１図ないし第１５図を参照して「付け札２０」の構成が開示されている。また，乙１３公報の第１１頁左欄第４１行ないし右欄第１行及び乙１４明細書の第４欄第４４行ないし第４９行には，上述の「付け札３０２（英文表記“Tag”）」を含むＥＡＳシステム及びその付け札系を，第１図ないし第１５図の構成に拡張して適用できる旨が記載されており，この乙１３公報及び乙１４明細書の内容中の示唆に基づいて，本件発明３の構成要件Ａ３及びＢ３に相当する構成が備えられた「付け札２０」が容易に得られる。
なお，本件発明３における「新暗号コード」は「新しい暗号コード」を意味しており，「暗号コード」は「特定の者以外にはその内容が解らないような，アルゴリズムと鍵から成るデータを表現するための一定の明確なルールあるいはそのルールに基づいて表現されたもの」を意味していると解すべきところ，当業者が乙１３・１４発明の「物品ＩＤ」を「新暗号コード」に置き換えることに何ら困難性はない。また，本件発明３における「新暗号コード」が，本件明細書等の段落【００７３】に記載されているような「０」又は「１」を組み合わせた４桁の「コード」であるとするならば，一般的なコード（ＩＤ）と何ら相違ないものである。
したがって，本件発明４（請求項４）は，乙１３公報及び乙１４明細書の記載に基づいて当業者が容易に想到することができる。(3)以上により，本件発明３は，特許法１２３条１項２号，同法２９条２項に基づき特許無効審判により無効にされるべきものである。
〔原告の主張〕
(1)本件発明３と乙１３・１４発明との対比
被告は本件発明３と乙１３・１４発明との相違点として構成要件Ｃ３を挙げているが，構成要件Ａ３及びＢ３も相違点である。
ア構成要件Ａ３について


本件発明３の構成要件Ａ３は「前記暗号記憶手段は，前記受信手段が受信する，新暗号コードへの変更を指示する暗号変更指示信号により，」であり，記憶手段は「暗号記憶手段」とされ，受信の対象となる信号は「新暗号コードへの変更を指示する暗号変更指示信号」であるのに対して，乙１３・１４発明は「物品識別ＲＡＭ３６４は，ＲＸ／ＴＸ３０４が受信する，物品ＩＤのアップデートを指示する信号により，」であり，記憶手段は「物品識別ＲＡＭ」とされ，受信の対象となる信号は「物品ＩＤ及び価格付けデータのアップデートを指示する信号」であって，本件発明３の構成要件Ａ３と相違している。
イ構成要件Ｂ３について
本件発明３の構成要件Ｂ３は「その記憶内容を前記新暗号コードに更新する」であり，更新する記憶内容は「新暗号コード」であるのに対して，乙１３・１４発明は「受取った物品ＩＤを物品識別ＲＡＭ３６４に記憶する」であり，記憶の対象は「物品ＩＤ」であって，本件発明３の構成要件Ｂ３と相違している。
(2)容易想到性
ア構成要件Ａ３について
本件発明３の構成要件Ａ３の「新暗号コード」の「暗号コード」とは，解除指示信号に含まれる暗号コードが暗号記憶手段に記憶された暗号コードと一致するか否かを判断し，一致すると判断した場合には警報出力手段が作動可能である状態及び警報出力状態を解除し（本件発明１），一致しないと判断した場合には警告を出力するものであるが（本件発明２），乙１３・１４発明の「物品ＩＤ」が「暗号コード」として当該一致判定に用いられることは，乙１３公報及び乙１４明細書に開示されていない。
本件発明３の構成要件Ａ３は，「解除指示信号を発信する指示信号発信装置が盗まれたり，解除指示信号が知られた」（本件明細書等の段落【００２４】）りした際に暗号コードを新暗号コードに更新するものであるが，乙１３・１４発明の「物品ＩＤ」は「価格付けデータ」とともに「貯蔵に割当てられた」際にアップデートされるにすぎないものである。
イ構成要件Ｂ３について
乙１３公報及び乙１４明細書には，本件発明３の構成要件Ｂ３の「その記憶内容を前記新暗号コードに更新する」ことは開示されていない。乙１３・１４発明の「物品ＩＤ」は，「価格付けデータ」とともに「貯蔵に割当てられた」際にアップデートされるものであり，上記「暗号コード」を更新するようなものではない。また，そもそも物品識別（ＩＤ）は，物品を特定するための固有のＩＤであり，物品の種類に応じて複数の異なる物品識別（ＩＤ）が必要となるものであるから，「新暗号コード」とは異なり，店舗ごとに異なるリセットコード（本件明細書等の段落【００２０】）を設定することは不可能である。さらには，複数の種類の物品識別（ＩＤ）のうち，一の物品識別（ＩＤ）がアップデートされた場合も同様に，異なる物品識別（ＩＤ）が混在することとなるから，店舗ごとに異なるリセットコードを設定することは不可能である。このように，「物品ＩＤ」は「新暗号コード」とは全く性質の異なるものであり，当業者にとってみれば乙１３・１４発明の「物品ＩＤ」を用いて本件発明３に想到する動機付けはない。
ウ構成要件Ｃ３について
本件発明３の構成要件Ｃ３は「請求項１又は２記載の盗難防止タグ。」であり，単なる盗難防止タグではない。また，乙１３・１４発明では，「付け札３０２」に本件発明３の構成要件Ａ３及びＢ３と同一の構成は備えられていない。
さらに，本件各発明は，解除指示信号に含まれる暗号コードが暗号記憶手段に記憶された暗号コードと一致するか否かを判断し，一致すると判断した場合には警報出力手段が作動可能である状態及び警報出力状態を解除し（本件発明１），一致しないと判断した場合には警告を出力するものである（本件発明２）ところ，これを前提に「暗号コード」を更新する「新暗号コード」に関する本件発明３の構成要件Ａ３及びＢ３に相当する構成については，乙１３公報及び乙１４明細書には記載はなく，乙１３公報及び乙１４明細書から本件発明３の構成要件Ｃ３の「請求項１又は２記載の盗難防止タグ。」を得ることはできない。
エ作用効果について
本件発明３は，指示信号発信装置が盗まれたり，リセットコードが知られたりしても，リセットコードを容易に変更できるので，より確実に盗難を防止することができる（本件明細書等の段落【００２４】）が，乙１３・１４発明では，「物品ＩＤ」を「価格付けデータ」とともに「貯蔵に割当てられた」際にアップデートするだけで，本件発明３のように「暗号コード」を「新暗号コード」に更新するものではなく，本件発明３の作用効果は生じない。乙１３・１４発明の「携帯送信機７８」が盗まれるようなことがあると，乙１３・１４発明のシステムでは，「終了メッセージを含む信号」を更新することは想定されておらず，同機器による不正な操作により警報表示を終了（解除された状態）させることを阻止することができない。
オ小括
以上のとおり，被告の主張は，本件発明３の構成要件Ａ３及びＢ３と乙１３・１４発明との相違点の認定を誤ったものである。そして，上記相違点は乙１３公報及び乙１４明細書に開示されておらず，作用効果も異なることから，乙１３・１４発明により容易に想到できるとした被告の主張は誤りである。
したがって，本件発明３は特許法２９条２項の規定に反するものではない。
12争点(3)イ(ｴ)（本件発明４についての無効理由（乙４発明を主引例とする進歩性欠如）の存否）について
〔被告の主張〕
(1)本件発明４と乙４発明との対比
本件発明４（請求項４）と乙４発明とを対比すると，本件発明４の構成中，構成要件Ｃ４については乙４発明と一致するが，構成要件Ａ４及びＢ４については，乙４発明と相違している。
すなわち，本件発明４は「暗号記憶手段が暗号コードを記憶している」という構成要件Ａ４及びＢ４を備えるのに対し，乙４発明では「コード信号発生器４１がコード信号を発生する」という構成Ａ４’及びＢ４’となっている点のみが相違している（以下「相違点４」という。）。
(2)容易想到性


相違点４について，乙４発明に開示されたコード信号発生器４１は，乙４公報の段落【００１６】にも記載のとおり，あらかじめ定められたコード信号を発生するものであり，その作用及び機能は本件発明４の「暗号コードを記憶する暗号記憶手段」と均等のものといえることから，乙４発明の「コード信号発生器４１」という構成Ａ４’を本件発明４の「暗号記憶手段」という構成要件Ａ４に置換することは，当業者の通常の創作能力の発揮にすぎない。
なお，本件発明４における「暗号コード」は，「特定の者以外にはその内容が解らないような，アルゴリズムと鍵から成るデータを表現するための一定の明確なルールあるいはそのルールに基づいて表現されたもの」を意味していると解すべきところ，当業者が乙４発明の「コード信号」を「暗号コード」に置き換えることに何ら困難性はない。また，本件発明４における「暗号コード」が，本件明細書等の段落【００７３】に記載されているような「０」又は「１」を組み合わせた４桁の「コード」であるとするならば，一般的なコード（ＩＤ）と何ら相違ないものであり，乙４発明の「コード信号」と実質的に同一である。
また，乙４公報の段落【００３６】に記載された「各店毎に，それぞれのコード信号を設定することができるので，防犯効果を更に期待することができる。」という効果は，「店舗毎に異なる解除指示信号を発信することができ，より確実に盗難を防止することができる。」という本件発明４の効果と共通している。
したがって，作用及び機能並びに効果の共通性に鑑みれば，本件発明４（請求項４）は，乙４発明に基づいて当業者が容易に想到することができる。(3)以上により，本件発明４は，特許法１２３条１項２号，同法２９条２項に基づき特許無効審判により無効にされるべきものである。
〔原告の主張〕
(1)本件発明４と乙４発明との対比
被告は本件発明４と乙４発明との相違点として，構成要件Ａ４及びＢ４を挙げ，本件発明４は「暗号記憶手段が暗号コードを記憶している」という構成要件Ａ４及びＢ４を備えるのに対し，乙４発明では，「コード信号発生器４１がコード信号を発生する」という構成Ａ４’及びＢ４’となっている点のみが相違していると主張する。
しかし，以下のとおり，上記の点以外にも相違点が存在する。
ア構成要件Ａ４について
本件発明４の構成要件Ａ４は「請求項１～３の何れかに記載の盗難防止タグが備える受信手段が受信すべき解除指示信号に含めるための暗号コードを記憶する暗号記憶手段」であり，当該解除指示信号を受信する「請求項１～３の何れかに記載の盗難防止タグ」は，乙４発明の「タグ１」とは相違している。すなわち，乙４発明の「タグ１」は，①本件発明１の盗難防止タグと異なるうえに，②あらかじめ定められたものではないコード信号が入力されても本件発明２のように警告を出力するものではなく，③本件発明３のように暗号記憶手段を「新暗号コード」に更新するものでもない。
また，本件発明４の構成要件Ａ４は，「解除指示信号に含めるための暗号コード」であり，「暗号コード」は「解除指示信号」全体ではなくその一部である（本件明細書等の段落【００７３】）。これに対して，乙４公報では，「予め定められたコード信号を発生して」（乙４公報の段落【００１６】），「コード信号出力ユニット１１からのコード信号を入力し」（同【００２４】）と記載されていることから明らかなように，警報動作を解除する信号全体を「コード信号」として「入力して識別」するもので，被告が主張するように「電波信号に含めるためのコード信号」ではなく，「電波信号であるコード信号」であり，この点で本件発明４の構成要件Ａ４と相違している。
イ構成要件Ｂ４について
本件発明４の構成要件Ｂ４は「前記解除指示信号を，該暗号記憶手段が記憶する暗号コードを含めて発信する発信手段とを備えることを」であり，「暗号コード」は「含めて発信する」ものである。これに対して，乙４発明は，「電波信号を，コード信号発生器４１が発生するコードを送信するアンテナとを備えることを」であり，被告が主張するように「コード信号を含めて送信する」ものではなく，警報動作を解除する信号全体を「コード信号」とするもので，本件発明４の構成要件Ｂ４と相違している。
(2)容易想到性
ア構成要件Ａ４について
本件発明４の構成要件Ａ４の「暗号記憶手段」は，「解除指示信号」全体ではなくその一部である「暗号コード」を記憶するものであり，それにより「解除指示信号」について，①本件発明１の盗難防止タグでは，「暗号コード」を任意に設定しても「解除指示信号」とセット信号等とを識別することができ，②本件発明２の盗難防止タグでは，他店舗から盗んできた指示信号発信装置を使用してリセットしようとした場合，当該リセット信号を解除指示信号と識別したうえで暗号信号が一致しないと判定し，警告を出力することができ，③本件発明３の盗難防止タグでは，「暗号コード」を「新暗号コード」に更新しても，①及び②の識別ができる。
これに対し，乙４発明では，警報動作を解除する信号全体を「コード信号」とすることから，「コード信号発生器４１」も信号全体を発生する機器であり，上記①ないし③の識別はできないのであって，両者の作用及び機能は均等とはいえず，当業者が乙４発明の「コード信号発生器４１」を本件発明４の「暗号記憶手段」に置換することはできない。
イ作用効果について
乙４発明ではコード信号の設定はタグごとにスイッチの設定を手作業で行うもので，店舗の商品に取り付ける多数のタグのコード信号の設定としては極めて煩雑であり，しかもタグとユニットの間でコード信号の設定を誤るおそれがあるが，本件発明４においては，「解除指示信号に含めるための暗号コード」，「暗号コードを含めて発信する発信手段」とすることにより，親指示信号発信装置を用いて，複数の盗難防止タグ及び指示信号発信装置の暗号記憶手段に，所定信号やセットコード等との重複を考慮することなく任意の暗号コードを設定することができ，タグと指示信号発信装置の間でコードの設定を誤るおそれもない。また，本件発明４では，店舗ごとに異なる解除指示信号を発信するようにしても，他店舗から盗んできた指示信号発信装置を使用してリセットしようとした場合，当該リセット信号を解除指示信号と識別したうえで暗号信号が一致しないと判定し，警告を出力することができるが，乙４発明では当該識別はできず，他店舗から盗んできた出力ユニットにより警報を解除しようとする企みを把握することはできない。このように，本件発明４と乙４発明の作用効果は異なるもので，共通するものではない。
ウ小括
以上のとおり，被告の主張は，本件発明４と乙４発明との相違点の認定を誤ったものであり，作用効果も異なることから，乙４発明により容易に想到できるとした被告の主張は誤りである。


したがって，本件発明４は特許法２９条２項の規定に反するものではない。
13争点(3)イ(ｵ)（本件発明６についての無効理由（乙１３・１４発明を主引例とする進歩性欠如）の存否）について
〔被告の主張〕
(1)本件発明６と乙１３・１４発明との対比
本件発明６（請求項７）と乙１３・１４発明とを対比すると，本件発明６の構成中，構成要件Ａ６及びＢ６については乙１３・１４発明と一致するが，構成要件Ｃ６については，構成要件Ａ６及びＢ６との関係で乙１３・１４発明とは相違している。
すなわち，本件発明６は，「指示信号発信装置」という構成要件Ｃ６に構成要件Ａ６及びＢ６が備えられているのに対し，乙１３・１４発明では，ＥＡＳシステム内の「付け札３０２（英文表記“Tag”）」という構成Ｃ６’及びＣ６”に，本件発明３の構成要件Ａ６及びＢ６と同一の構成が備えられている点が相違している（以下「相違点６－１」という。）。
(2)容易想到性
相違点６－１については，乙１３公報及び乙１４明細書に，第１図ないし第１５図を参照して「付け札２０」及び「携帯送信機７８」の構成が開示されている。また，乙１３公報の第１１頁左欄第４１行ないし右欄第１行及び乙１４明細書の第４欄第４４行ないし第４９行には，上述の「付け札３０２（英文表記“Tag”）」を含むＥＡＳシステム及びその付け札系を，第１図ないし第１５図の構成に拡張して適用できる旨が記載されている。この乙１３公報及び乙１４明細書の内容中の示唆に基づいて，本件発明６の構成要件Ａ６及びＢ６に相当する構成が備えられた「付け札２０」が得られるが，付け札２０に適用される構成を，同じシステム内の携帯送信機７８に転用することに何ら困難性はない。付け札２０と携帯送信機７８はセットで使用されるものであり，付け札２０において物品ＩＤをアップデートする場合には，携帯送信機７８においても当然に物品ＩＤのアップデートが必要になることからも，上記のような転用は当業者が容易に行い得るものである。なお，本件発明６における「新暗号コード」は「新しい暗号コード」を意味しており，「暗号コード」は「特定の者以外にはその内容が解らないような，アルゴリズムと鍵から成るデータを表現するための一定の明確なルールあるいはそのルールに基づいて表現されたもの」を意味していると解すべきところ，当業者が乙１３・１４発明の「物品ＩＤ」を「新暗号コード」に置き換えることに何ら困難性はない。また，本件発明６における「新暗号コード」が，本件明細書等の段落【００７３】に記載されているような「０」又は「１」を組み合わせた４桁の「コード」であるとするならば，一般的なコード（ＩＤ）と何ら相違ないものである。
したがって，本件発明６（請求項７）は，乙１３公報及び乙１４明細書の記載に基づいて，当業者が容易に想到することができる。(3)以上により，本件発明６は，特許法１２３条１項２号，同法２９条２項に基づき特許無効審判により無効にされるべきものである。
〔原告の主張〕
(1)本件発明６と乙１３・１４発明との対比
被告は，本件発明６と乙１３・１４発明との相違点として構成要件Ｃ６を挙げているが，構成要件Ａ６及びＢ６も相違点である。
ア構成要件Ａ６について
本件発明６の構成要件Ａ６は「請求項６記載の親指示信号発信装置が発信する暗号変更指示信号を受信する受信手段を備え，」で，受信する信号は「請求項６記載の親指示信号発信装置が発信する暗号変更指示信号」である。
これに対し，乙１３・１４発明は「送信機３２４が送信する信号を受信するＲＸ／ＴＸ３０４を備え，」で，受信する信号は「送信機３２４が送信する信号」であり，本件発明６の構成要件Ａ６と相違している。
イ構成要件Ｂ６について
本件発明６の構成要件Ｂ６は「前記暗号記憶手段は，該受信手段が受信した暗号変更指示信号に含まれる新暗号コードにより記憶内容を更新する」で，更新する記憶内容は「暗号変更指示信号に含まれる新暗号コード」である。
これに対し，乙１３・１４発明は「物品識別ＲＡＭ３６４は，ＲＸ／ＴＸ３０４が受信した信号に含まれる物品ＩＤおよび価格付けデータにより記憶内容をアップデートする，」で，アップデートする記憶内容は「物品ＩＤおよび価格付けデータ」であり，本件発明６の構成要件Ｂ６と相違している。なお，「物品ＩＤ」と本件発明６の「新暗号コード」とが全く性質の異なるものであることは，本件発明３についての前記11の〔原告の主張〕で述べたとおりである。
ウ構成要件Ｃ６について
乙１３・１４発明の携帯送信機７８は，終了メッセージの信号を送信するものにすぎず，当該送信をするために携帯送信機７８に物品ＩＤの情報は必要ではなく，付け札が貯蔵に割当てられるごとに物品ＩＤをアップデートするようなこともしない。また，乙１３公報及び乙１４明細書には，携帯送信機７８に受信機能を備えていることは記載されておらず，物品ＩＤをアップデートすることは機能的にもできないし，物品ＩＤのアップデートを携帯送信機７８で行うとすると，付け札全てについて貯蔵に割り当てられるごとに行うことになり，膨大なメモリーとバッテリーを消費することになるが，携帯送信機でそのような消費に耐え得ることは困難である。これらのことからすれば，付け札２０の構成を携帯送信機７８に転用できるものではない。
このように，乙１３・１４発明の「付け札３０２（英文表記“Tag”）」と本件発明６の構成要件Ｃ６の「指示信号装置」が相違することは明らかである。
(2)容易想到性
ア構成要件Ａ６及びＢ６について
乙１３公報及び乙１４明細書の第１図ないし第１５図には，本件発明６の構成要件Ａ６及びＢ６の「暗号変更指示信号」について開示されておらず，同図の構成から本件発明６の構成要件Ａ６及びＢ６の構成に拡張できるものではない。
イ動機付けについて


乙１３・１４発明の携帯送信機７８は，終了メッセージの信号を送信するものにすぎず，物品ＩＤ，識別コードを記憶し，更新する作用，機能について乙１３公報及び乙１４明細書には開示されていないのであって，付け札２０に適用される構成を，同じシステム内の携帯送信機７８に転用することの動機付けはない。
ウ作用効果について
本件発明６では，解除指示信号を発信する他の指示信号発信装置が盗まれたり，解除指示信号の暗号コードが知られたりしても，暗号コードを容易に変更でき，より確実に盗難を防止することができる。これに対して，乙１３・１４発明では，このような効果について開示されていない。
さらに，本件発明６は，解除指示信号に含まれる暗号コードを新暗号コードに更新するものであり，複数の種類のコード信号を受信する盗難防止タグにおいて，コード信号を識別することができるが，乙１３・１４発明はコード信号全体を更新するものであり，当該識別を行うことができない。
エ小括
以上のとおり，被告の主張は，本件発明６と乙１３・１４発明との相違点の認定を誤ったものである。そして，乙１３・１４発明を本件発明６に転用する動機付けもなく，作用効果も異なることから，乙１３・１４発明により容易に想到することができるとした被告の主張は誤りである。
したがって，本件発明６は特許法２９条２項の規定に反するものではない。
14争点(3)イ(ｶ)（本件発明６についての無効理由（乙１５発明を主引例とする進歩性欠如）の存否）について
〔被告の主張〕
(1)本件発明６と乙１５発明との対比
本件発明６と乙１５発明とを対比すると，本件発明６の構成中，構成要件Ａ６及びＢ６については乙１５発明と一致するが，構成要件Ｃ６については，構成要件Ａ６及びＢ６との関係で乙１５発明とは相違している。すなわち，本件発明６は，「指示信号発信装置」という構成要件Ｃ６に構成要件Ａ６及びＢ６が備えられているのに対し，乙１５発明では，ベースユニット７００（英文表記“baseunit”）とともに利用装置７０５（英文表記“utilizationdevice”）を制御する「ポータブルユニット２００（英文表記“portableunit”）」という構成Ｃ６'''に，本件発明６の構成要件Ａ６，Ｂ６と同一の構成が備えられている点が相違している（以下「本件相違点６－２」という。）。
(2)容易想到性
相違点６－２については，乙１３公報及び乙１４明細書に，第１図ないし第１５図を参照して「携帯送信機７８」の構成が開示されている。この携帯送信機７８は，送信ユニット１６ａ，１６ｂとともに付け札２０を制御する指示信号発信装置であり，その作用及び機能が乙１５発明に開示された「ポータブルユニット７０５」と一致している。したがって，乙１３公報又は乙１４明細書と乙１５発明とを組み合わせることに何ら困難性はなく，十分な動機付けがある。
なお，本件発明６における「新暗号コード」は「新しい暗号コード」を意味しており，「暗号コード」は「特定の者以外にはその内容が解らないような，アルゴリズムと鍵から成るデータを表現するための一定の明確なルールあるいはそのルールに基づいて表現されたもの」を意味していると解すべきところ，当業者が乙１３公報及び乙１４明細書の「物品ＩＤ」を「新暗号コード」に置き換えることに何ら困難性はない。また，本件発明６における「新暗号コード」が，本件明細書等の段落【００７３】に記載されているような「０」又は「１」を組み合わせた４桁の「コード」であるとするならば，一般的なコード（ＩＤ）と何ら相違ないものである。
したがって，本件発明６（請求項６）は，乙１５発明と乙１３公報及び乙１４明細書の記載とに基づいて，当業者が容易に想到することができる。(3)以上により，本件発明６は，特許法１２３条１項２号，同法２９条２項に基づき特許無効審判により無効にされるべきものである。
〔原告の主張〕
(1)本件発明６と乙１５発明との対比
被告は本件発明６と乙１５発明との相違点として構成要件Ｃ６を挙げているが，構成要件Ａ６及びＢ６も相違点である。
ア構成要件Ａ６について
本件発明６の構成要件Ａ６は「請求項６記載の親指示信号発信装置が発信する暗号変更指示信号を受信する受信手段を備え，」で，受信する信号は「請求項６記載の親指示信号発信装置が発信する暗号変更指示信号」である。
これに対し，乙１５発明は「ベースユニット７００が発信する信号を受信する非同期通信ポート２０５を備え，」で，受信する信号は「ベースユニット７００が発信する信号」であり，本件発明６の構成要件Ａ６と相違している。
すなわち，乙１５発明において受信する信号の「ベースユニット７００が発信する信号」にいう「ベースユニット７００」は，以下のとおり，本件発明６の構成要件Ａ６の「親指示信号発信装置」とは相違するものである。
(ｱ)乙１５発明のベースユニットは，ガレージドア制御装置のリモートガレージドアオペレータに用いるものである。そして，ガレージドアの制御においては，自らが識別コードを送信するものではなく，ポータブルユニットから送信された識別コードを受信するものであるから，「指示信号発信装置」ではない。
(ｲ)本件発明６の構成要件Ａ６の「親指示信号発信装置」は，販売店の日常業務において警報動作を解除するために使用されるものではなく，盗まれることがないように厳重に保管され，「暗号コード」を変更する必要が生じた場合に使用される装置であるが，乙１５発明のベースユニットは，ガレージドア制御装置として日常の業務に使用されており，ベースユニットを不正に使用してポータブルユニットの識別コードを変更されるおそれがある。
(ｳ)本件発明６の構成要件Ａ６の「親指示信号発信装置」は，「指示信号発信装置」についても同時に複数の装置で暗号変更指示信号を受信することができると考えられるが（本件明細書等の段落【００７０】），乙１５発明のベースユニットは，同時に複数のポータブルユニットに識別コードを送信することはできず，本件発明６の構成要件Ａ６の「親指示信号発信装置」とは相違している。


(ｴ)乙１５発明では，「発信する信号」も「識別コード」全体であって，本件発明６の構成要件Ａ６のように「解除指示信号」に含まれその一部である「暗号コード」を「新暗号コード」に変更する「暗号変更指示信号」ではなく，本件発明６の構成要件Ａ６の受信する信号と相違している。乙１５発明では，ガレージドア制御装置のリモートガレージドアオペレータに用いるものであるため，受信するコード信号は単一の種類であり，コード信号を識別する必要はないが，本件発明６のように複数の種類のコード信号を送受信する場合には，識別コード全体を送受信するのでは，解除指示信号，暗号変更指示信号，その他のコード信号と識別することはできず，本件発明６の作用効果は得られない。(ｵ)本件発明６の構成要件Ａ６の「親指示信号発信装置」は盗難防止タグにも新暗号コードを含めた暗号変更指示信号を発信するものであり，指示信号発信装置と盗難防止タグにおいて，同じ新暗号コードに更新できるようにするものであるが，乙１５発明のベースユニットは，同機の設定により識別コードを更新し，更新した識別コードをポータブルユニットに送信するだけであって，単独で設定機能を備えていない指示信号発信装置と盗難防止タグにおいて，同じ新暗号コードに更新できるようにする技術思想はない。
イ構成要件Ｂ６について
本件発明６の構成要件Ｂ６は「前記暗号記憶手段は，該受信手段が受信した暗号変更指示信号に含まれる新暗号コードにより記憶内容を更新する」で，更新する記憶内容は「暗号変更指示信号に含まれる新暗号コード」である。
これに対し，乙１５発明は「メモリは，非同期通信ポート２０５が受信したＩＤコード信号により記憶内容を更新する」で，更新する記憶内容は「ＩＤコード信号」全体であり，本件発明６の構成要件Ｂ６と相違している。
ウ構成要件Ｃ６について
まず，乙１５発明のベースユニットには本件発明６の構成要件Ａ６及びＢ６と同一の構成が備えられておらず，本件発明６の構成要件Ｃ６と相違する。
次に，本件発明６の構成要件Ｃ６は，「請求項４又は５記載の指示信号発信装置」であり，盗難防止タグに暗号コードを含めた解除指示信号を発信するものである。これに対して，乙１５発明のポータブルユニット２００は，ベースユニット７００に識別コードを送信するものであり，本件発明６の構成要件Ｃ６と相違している。
また，乙１５発明のベースユニット７００は，ガレージドア制御装置のリモートガレージドアオペレータに用いるものであるため，受信するコード信号は単一の種類であり，コード信号を識別する必要はないが，本件発明６の構成要件Ｃ６では，複数の種類のコード信号を受信する盗難防止タグに解除指示信号を発信するものとは異なるものである。そして，本件発明６の構成要件Ｃ６の「指示信号発信装置」は，盗難防止タグと対で使用されるものであり，指示信号発信装置のみの解除指示信号に含まれる暗号コードを更新するだけでは意味はなく，盗難防止タグについても親指示信号発信装置により解除指示信号に含まれる暗号コードを更新することが必要であり，同じ暗号コードが更新された盗難防止タグに対して，指示信号発信装置は解除指示信号を発信するという関係にある。これに対して，乙１５発明のベースユニット７００においては，同機において識別コードを設定して更新し，更新した識別コードをポータブルユニット２００に送信してその識別コードを更新し，ポータブルユニット２００は更新された識別コードをベースユニット７００に送信するものであり，指示信号発信装置とはコードの更新関係が異なるものである。この点でも，本件発明６の構成要件Ｃ６の「指示信号発信装置」と乙１５発明のポータブルユニットとは相違する。
(2)容易想到性
ア構成要件Ｃ６について
乙１３・１４発明の携帯送信機７８は，終了メッセージの信号を送信するものにすぎず，同機において物品ＩＤのアップデートが行われるものではなく，ポータブルユニット２００を携帯送信機７８に転用しても，本件発明６の構成要件Ｃ６の「指示信号発信装置」を得られるものではない。
イ動機付けについて
乙１３・１４発明の携帯送信機７８は，終了メッセージの信号を送信するものにすぎず，物品ＩＤ，識別コードを記憶し，更新する作用，機能について乙１３公報及び乙１４明細書には開示されていないのであって，①付け札２０に適用される構成を，同じシステム内の携帯送信機７８に転用すること，②乙１３・１４発明と乙１５発明とを組み合わせることの動機付けはない。
ウ作用効果について
本件発明６では，解除指示信号を発信する他の指示信号発信装置が盗まれたり，解除指示信号の暗号コードが知られたりしても，暗号コードを容易に変更でき，より確実に盗難を防止することができる。これに対して，乙１３・１４発明では，このような効果について開示されていない。また，乙１５発明は，ガレージドア制御装置のリモートガレージドアオペレータに用いるもので，指示信号発信装置が盗まれたり，解除指示信号の暗号コードが知られたりした場合に，複数の盗難防止タグ及び指示信号発信装置の暗号コードを更新することについては開示されていない。
さらに，本件発明６は，解除指示信号に含まれる暗号コードを新暗号コードに更新するものであり，複数の種類のコード信号を受信する盗難防止タグにおいて，コード信号を識別することができるが，乙１３・１４発明及び乙１５発明はコード信号全体を更新するものであり，当該識別を行うことができない。
エ小括
以上のとおり，被告の主張は，本件発明６と乙１５発明との相違点の認定を誤ったものである。そして，乙１５発明と乙１３・１４発明を結び付け転用する動機付けもなく，作用効果も異なることから，乙１５発明及び乙１３・１４発明により容易に想到することができるとした被告の主張は誤りである。
したがって，本件発明６は特許法２９条２項の規定に反するものではない。
15争点(4)ア（本件訂正が訂正要件を満たしているか）について
〔原告の主張〕
(1)本件訂正の訂正事項はいずれも，①特許請求の範囲の減縮を目的とし，カテゴリーや対象，目的を変更するものではないから，実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず，特許法１３４条の２第９項で読み替えて準用する同法１２６条６項に適合するものであり，②願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり，同法１３４条の２第９項で準用する同法１２６条５項に適合するものである。
(2)訂正事項１について
ア「複数の指示信号を受信する盗難防止タグ」とする訂正について(ｱ)被告は，訂正事項１によって請求項１に付け加えられた「複数の指示信号」という文言は，本件明細書等には何ら記載されておらず，「指示信号」の定義すら明確ではないなどと主張する。


しかし，本件明細書等の段落【００４６】，【００５７】，【００６５】，【００６７】，【００６９】，【００７３】，【００８３】，【図７】，【図９】ないし【図１８】の記載からも明らかなように，本件明細書等には盗難防止タグが複数の指示信号を受信することが記載されている。
また，本件明細書等の上記各記載から，「指示信号」が盗難防止タグが定められた特定の動作を行うことを指示する信号を意味することは明らかである。
しかも，「複数の指示信号を受信する」との訂正は，複数の指示信号を受信する盗難防止タグであることを具体的に特定し，さらに限定するものにすぎず，解除指示信号以外の指示信号の種類，機能等を問題とするものではなく，当該指示信号は指示信号であれば足りるものである。そして，本件明細書等に記載の各指示信号は例示として認識すべきものであるから，本件明細書等に記載されていない指示信号を含むとしても，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であることは明らかである。
(ｲ)被告は，訂正後の請求項１（本件訂正発明１）では「複数の指示信号を受信する」という動作の主体が明確でない，すなわち，「前記受信手段が複数の指示信号を受信する」とは規定されておらず，他の受信手段（例えば他のアンテナなど）が複数の信号を受信することも含む文言となっているなどと主張する。
しかし，本件訂正発明１の記載からすれば，信号の受信手段としては「非接触で信号を受信する受信手段」のみしか規定されておらず，本件訂正発明１の盗難防止タグは，当該受信手段により信号を受信する構成と理解すべきものであり，「複数の指示信号」も当然，当該受信手段から受信することになる。しかも，被告が例とする「他のアンテナ」も「非接触で信号を受信する受信手段」に他ならず，他の受信手段が信号を受信することを意味するものではない。また，「複数の指示信号」が他の受信手段により受信し，それが機能を拡張又は変更するものであれば，本件訂正発明１は「非接触で信号を受信する受信手段」が構成とされていることとの対応関係からして同様に他の受信手段も構成を明示する必要があるはずであり，当該構成が規定されていない本件訂正発明１が当該構成を含むものと解する余地はなく，被告が主張するように前記受信手段以外の受信手段が複数の指示信号を受信するものを含むものでもなければ，盗難防止タグの機能を拡張又は変更するものでもない。(ｳ)被告は，「複数の指示信号」が他の発明特定事項といかなる関連性を有しているのか規定されていないため，盗難防止タグが複数の指示信号を受信することに何ら技術的意義はなく，仮に，識別手段が，解除指示信号を所定信号以外の他の信号と識別することができるという技術的意義を有するものであるとすれば，所定信号及び解除指示信号を識別するにすぎない「識別手段」の機能を拡張又は変更するものであるなどと主張する。
しかし，「複数の指示信号を受信する」との訂正は，本件訂正発明１における盗難防止タグが複数の指示信号を受信する盗難防止タグであることを具体的に特定し，さらに限定し，所定信号と解除指示信号のみしか受信しない盗難防止タグと異なるものであることを明確にするものであり，その技術的意義は明らかである。
また，「複数の指示信号を受信する」との訂正は，複数の指示信号を受信する盗難防止タグであることを具体的に特定し，さらに限定するにすぎず，また訂正前の「識別手段」とは特定の固定された機能に限定されるものではなく，複数の指示信号を受信することに対応した識別手段としての機能を備えるものも含むものであって，「識別手段」自体を変更することにはならず，当該訂正により「識別手段」の機能を拡張又は変更することになるものでない。
そもそも，訂正前の本件発明１にいう「前記受信手段が受信した前記所定信号及び前記解除指示信号を識別する識別手段」とは，単に「所定信号」と「解除指示信号」との二つの信号との間でのみ識別するものではなく，「非接触で信号を受信する受信手段」が受信し得る信号と受信手段が受信した「所定信号」と，「非接触で信号を受信する受信手段」が受信し得る信号と当該受信手段が受信した「解除指示信号」とをそれぞれ識別するものであり，本件訂正前から当該意味であることは明らかであって，本件訂正により「識別手段」の機能が拡張され又は変更されるようなものではない。
そして，仮に，「識別手段」の当該意味が明瞭でなく，当該訂正により当該意味が明瞭になったとしても，それは「明瞭でない記載の釈明」にすぎず，文理上「識別手段」が所定信号と解除指示信号を識別するとしか解せられないところで，当該意味に変更するようなものではなく，実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものではない。イ「暗号コードを一部に含む解除指示信号」とする訂正について(ｱ)被告は，「暗号コードを一部に含む」という文言は本件明細書等には何ら記載されておらず，そのため「解除指示信号」が暗号コード以外にいかなるコードを含むものであるか明確でなく，本件明細書等に記載されたコード以外のコードを含む文言となっているなどと主張する。しかし，本件明細書等の段落【００７３】及び【図７】の記載からは，解除指示信号（リセットコード）が暗号コードを一部に含むことは明らかである。
また，解除指示信号のうち暗号コード以外のコードは，本件明細書等の上記記載からすれば，当該コード部分（Ｄ０，Ｄ１）が他の指示信号のコードの当該部分（Ｄ０，Ｄ１）と重複せず，あらかじめ特定されたものであることも明らかである。
しかも，「暗号コードを一部に含む解除指示信号」との訂正は，解除指示信号が暗号コードを一部に含んだ解除指示信号であることを具体的に特定し，さらに限定するものにすぎず，解除指示信号の暗号コード以外のコードの種類，機能等を問題とするものではなく，当該コードは解除指示信号の暗号コード以外のものであれば足りるものである。そして，本件明細書等に記載の各指示信号は例示として認識すべきものであるから，本件明細書等に記載されていないコードを含むとしても，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であることは明らかである。
(ｲ)また，被告は，「暗号コードを一部に含む解除指示信号」において，暗号コード以外のコードがいかなるコードであるか明確でなく，暗号コード以外のコードが他の発明特定事項といかなる関連性を有しているのか規定されていないため，解除指示信号が暗号コードを一部に含むことに何ら技術的意義はなく，仮に，識別手段が，暗号コード以外のコードを用いることにより，解除指示信号を所定信号以外の他の信号と識別することができるという技術的意義を主張するものであるとすれば，所定信号及び解除指示信号を識別するにすぎない「識別手段」の機能を拡張又は変更するものであるなどと主張する。


しかし，「暗号コードを一部に含む解除指示信号」との訂正は，本件訂正発明１における盗難防止タグが，解除指示信号が暗号コードを一部に含んだ解除指示信号であることを具体的に特定し，さらに限定し，暗号コードのみからなる解除指示信号を受信する盗難防止タグと異なるものであることを明確にするものであり，その技術的意義は明らかである。また，「暗号コードを一部に含む解除指示信号」との訂正は，解除指示信号が暗号コードを一部に含んだ解除指示信号であることを具体的に特定し，さらに限定するにすぎず，「識別手段」自体を変更するものではなく，当該訂正により「識別手段」の機能を拡張又は変更することになるものではない。
上記のように，「識別手段」は，所定信号と前記受信手段が受信する他の信号，解除信号を前記受信手段が受信する他の信号とそれぞれ識別する手段を意味するものであり，当該訂正前から当該意味であることは明らかで，当該訂正により「識別手段」の機能が拡張又は変更されるようなものではない。
仮に，「識別手段」の当該意味が明瞭でなく，当該訂正により当該意味が明瞭になったとしても，それは「明瞭でない記載の釈明」にすぎず，文理上「識別手段」が所定信号と解除指示信号を識別するとしか解せられないところで，当該意味に変更するようなものではなく，実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものではない。
ウ独立特許要件について
(ｱ)被告は，「複数の指示信号を受信する盗難防止タグ」とする訂正及び「暗号コードを一部に含む解除指示信号」とする訂正のいずれについても，他の発明特定事項といかなる関連性を有しているのか明確でないため，これらの訂正により訂正後の請求項１の発明（本件訂正発明１）が特有の効果を奏するものとは認められないなどと主張する。しかし，上記のように，本件訂正発明１の訂正はいずれも公知の単一の指示信号を受信する盗難防止タグや暗号コードのみかならなる解除指示信号盗難防止タグとの相違を明確にするものであり，特有の効果を奏することは明らかである。
(ｲ)被告は，乙１３公報（８頁左欄３９行目～右欄１３行目）及び乙１４明細書（第８欄２９行目～４４行目）には，付け札に伝達すべき種々のメッセージについての記載があるのであって，盗難防止タグが複数の指示信号を受信するという構成は，本件特許の出願時において周知技術にすぎないなどと主張する。
しかし，「複数の指示信号を受信する」との訂正は，単一の指示信号を受信する盗難防止タグを含まないことを明確にするためのものであって，複数の指示信号を受信するという構成が周知技術であったとしても，本件訂正発明１の独立特許要件を否定するものとはならない。(ｳ)被告は，解除指示信号が暗号コードを一部に含むという構成については，乙１３公報，乙１４明細書，乙１５明細書，「ＲＥＭＯＴＥＣＯＮＴＲＯＬＴＲＡＮＳＭＩＳＳＩＯＮ    ＣＭＯＳＩＣ」と題する文献（乙２６。以下「乙２６文献」という。）及び「半導体総合セレクションガイド」と題する文献（乙２７。以下「乙２７文献」という。）などに記載されており，本件特許の出願時において周知技術にすぎないなどと主張する。
しかし，「暗号コードを一部に含む」との訂正は，暗号コードのみからなる解除指示信号を含まないことを明確にするためのものであって，しかも，被告が主張する乙１３公報等はいずれも複数のコマンドに共通のＩＤを組み合わせるものにすぎず，ＩＤを設定する際に各信号のコードの重複は考慮する必要はなく，また各コマンドの信号を受信するごとに当該ＩＤの一致判断を行うものである。したがって，本件訂正発明１のように他の指示信号のコードとの重複を考慮することなく暗号コードを設定でき，解除指示信号を受信した時のみ暗号コードの一致判断を行うために解除指示信号に限定される暗号コードを解除指示信号の一部に含むものとは明らかに異なるものであるから，上記各文献の記載の構成が周知技術であったとしても，本件訂正発明１の独立特許要件を否定するものとはならない。
(3)訂正事項２について
ア「新暗号コードへの変更を指示する新暗号コードを一部に含む暗号変
更指示信号」とする訂正について
(ｱ)被告は，訂正事項２によって請求項３に付け加えられた「新暗号コードを一部に含む」という文言は，本件明細書等には何ら記載されておらず，そのため「暗号変更指示信号」が新暗号コード以外にいかなるコードを含むものであるか明確でなく，本件明細書等に記載されたコード以外のコードを含む文言となっているなどと主張する。
しかし，本件明細書等の段落【００７３】及び【図７】の記載からは，暗号変更指示信号が新暗号コードを一部に含むことは明らかである。また，暗号変更指示信号が新暗号コード以外のコードは，本件明細書等の上記記載からすれば，当該コード部分が他の指示信号のコードの当該部分と重複せず，あらかじめ特定されたものであることも明らかである。
しかも，「新暗号コードを一部に含む」との訂正は，暗号変更指示信号が新暗号コードを一部に含んだ指示信号であることを具体的に特定し，さらに限定するものにすぎず，暗号変更指示信号の新暗号コード以外のコードの種類，機能等を問題とするものではなく，当該コードは解除指示信号の暗号コード以外のものであれば足りるものである。そして，本件明細書等に記載の各指示信号は例示として認識すべきものであるから，本件明細書等に記載されていないコードを含むとからといって，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であることは明らかである。
(ｲ)また，被告は，「新暗号コードへの変更を指示する新暗号コードを一部に含む暗号変更指示信号」において，新暗号コード以外のコードがいかなるコードであるか明確でなく，新暗号コード以外のコードが他の発明特定事項といかなる関連性を有しているのか規定されていないため，暗号変更指示信号が新暗号コードを一部に含むことに何ら技術的意義はなく，仮に，識別手段が，新暗号コード以外のコードを用いることにより，暗号変更指示信号を解除指示信号などの他の信号と識別することができるという技術的意義を主張するものであるとすれば，所定信号及び解除指示信号を識別するにすぎない「識別手段」の機能を拡張又は変更するものであるなどと主張する。


しかし，「新暗号コードを一部に含む」との訂正は，本件訂正発明３における盗難防止タグの暗号変更指示信号に新暗号コードを一部に含んだ指示信号であることを具体的に特定し，さらに限定するものにすぎず，単に識別コード等を消去し，初期化する盗難防止タグと異なるものであることを明確にするものであり，その技術的意義は明らかである。また，「新暗号コードを一部に含む」との訂正は，暗号変更指示信号に新暗号コードを一部に含んだ指示信号であることを具体的に特定し，さらに限定するにすぎず，「識別手段」自体を変更するものではなく，当該訂正により「識別手段」の機能を拡張又は変更することになるものではないし，上記のように本件訂正発明１におけると同様の理由からしても，「識別手段」の機能が拡張又は変更されるようなものではないことは明らかである。
そもそも，訂正前の請求項３（本件発明３）には「前記暗号記憶手段は，前記受信手段が受信する，新暗号コードへの変更を指示する暗号変更指示信号により，その記憶内容を前記新暗号コードに更新する請求項１又は２記載の盗難防止タグ。」と記載されており，その構成からして必然的に暗号変更指示信号は「新暗号コードへの変更を指示する新暗号コードを一部に含む暗号変更指示信号」とならざるを得ないものである上，解除指示信号を受信する盗難防止タグにおいて暗号変更指示信号を受信するためには暗号変更指示信号を他の指示信号と識別する機能を備える必要がある。
したがって，「新暗号コードを一部に含む」との訂正により，暗号変更指示信号が解除指示信号との識別機能を備えているものとされるとしても，実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものではない。
イ独立特許要件について
(ｱ)被告は，「新暗号コードへの変更を指示する新暗号コードを一部に含む暗号変更指示信号」とする訂正は，他の発明特定事項といかなる関連性を有しているのか明確でないため，この訂正により訂正後の請求項３の発明（本件訂正発明３）が特有の効果を奏するものとは認められないなどと主張する。
しかし，前記のとおり，本件訂正発明３は，単に識別コード等を消去し，初期化するだけの盗難防止タグとは異なり，前記記憶手段の記憶内容が暗号変更指示信号に含まれる新暗号コードに更新されるものであるから，特有の効果を奏することは明らかである。
(ｲ)また，被告は，暗号変更指示信号が新暗号コードを一部に含むという構成については，乙１３公報，乙１４明細書，乙１５明細書，乙２６文献及び乙２７文献などに記載された周知技術に基づいて，当業者が容易に想到することができるなどと主張する。
しかし，前記のとおり，被告が主張する乙１３公報等はいずれも複数のコマンドに共通のＩＤを組み合わせるものにすぎず，本件訂正発明３のように暗号変更指示信号についての新暗号コードを暗号変更指示信号の一部に含むものとは明らかに異なるものであるから，乙１３公報等の記載の構成が周知技術であったとしても，本件訂正発明３の独立特許要件を否定するものとはならない。
(4)訂正事項３ないし５について
訂正事項３ないし５についても，これまで論じてきたところに照らし，訂正要件に何ら反するものではない。
〔被告の主張〕
以下のとおり，本件訂正はいずれも訂正要件を満たしていない。
(1)訂正事項１について
ア「複数の指示信号を受信する盗難防止タグ」とする訂正について(ｱ)本件訂正の訂正事項１は，請求項１を「複数の指示信号を受信する盗難防止タグ」と訂正するものである。
(ｲ)しかし，「複数の指示信号」という文言は本件明細書等には何ら記載されておらず，「指示信号」の定義すら明確でない。そのため，「複数の指示信号」がいかなる信号を含むものであるか明確でなく，本件明細書等に記載された信号以外の信号をも含む文言となっている。したがって，「複数の指示信号を受信する盗難防止タグ」とする訂正は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正には該当せず，特許法１３４条の２第９項で準用する同法１２６条５項に適合していない。
(ｳ)また，訂正後の請求項１（本件訂正発明１）では，「複数の指示信号を受信する」という動作の主体が明確でない。すなわち，「前記受信手段が複数の指示信号を受信する」とは規定されておらず，他の受信手段（例えば他のアンテナなど）が複数の信号を受信することも含む文言となっている。このような，前記受信手段以外の受信手段が複数の指示信号を受信するような構成は，本件明細書等に記載されていない上，盗難防止タグの機能を拡張又は変更するものであることは明らかである。したがって，「複数の指示信号を受信する盗難防止タグ」とする訂正は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正に該当しないだけでなく，実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものであり，特許法１３４条の２第９項で準用する同法１２６条６項にも適合していない。
(ｴ)さらに，「複数の指示信号」が他の発明特定事項といかなる関連性を有しているのか規定されていないため，盗難防止タグが複数の指示信号を受信することに何ら技術的意義はない。仮に，識別手段に，解除指示信号を所定信号以外の他の信号と識別することができるという技術的意義があると主張するものであるとすれば，所定信号及び解除指示信号を識別するにすぎない「識別手段」の機能を拡張又は変更するものであることは明らかである。
この点からも，「複数の指示信号を受信する盗難防止タグ」とする訂正は，実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものであり，特許法１３４条の２第９項で準用する同法１２６条６項に適合していない。イ「暗号コードを一部に含む解除指示信号」とする訂正について(ｱ)本件訂正の訂正事項１は，さらに，請求項１を「暗号コードを一部に含む解除指示信号」と訂正するものである。
(ｲ)しかし，「暗号コードを一部に含む」という文言は本件明細書等には何ら記載されていない。そのため，「解除指示信号」が暗号コード以外にいかなるコードを含むものであるか明確でなく，本件明細書等に記載されたコード以外のコードを含む文言となっている。
したがって，「暗号コードを一部に含む解除指示信号」とする訂正は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正には該当せず，特許法１３４条の２第９項で準用する同法１２６条５項に適合していない。
(ｳ)また，「暗号コードを一部に含む解除指示信号」において，暗号コード以外のコードがいかなるコードであるか明確でなく，暗号コード以外のコードが他の発明特定事項といかなる関連性を有しているのか規定されていないため，解除指示信号が暗号コードを一部に含むことに何ら技術的意義はない。仮に，識別手段に，暗号コード以外のコードを用いることにより，解除指示信号を所定信号以外の他の信号と識別することができるという技術的意義があると主張するものであるとすれば，所定信号及び解除指示信号を識別するにすぎない「識別手段」の機能を拡張又は変更するものであることは明らかである。


したがって，「暗号コードを一部に含む解除指示信号」とする訂正は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正に該当しないだけでなく，実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものであり，特許法１３４条の２第９項で準用する同法１２６条６項にも適合していない。
ウ独立特許要件について
仮に上記ア及びイの主張が採用されないとしても，訂正後の請求項１に従属する請求項５，８及び９に係る発明は，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。
そもそも，「複数の指示信号を受信する盗難防止タグ」とする訂正及び「暗号コードを一部に含む解除指示信号」とする訂正のいずれについても，他の発明特定事項といかなる関連性を有しているのか明確でないため，これらの訂正により訂正後の請求項１の発明（本件訂正発明１）が特有の効果を奏するものとは認められない。一方，仮に特有の効果を奏するものであるとすれば，上述のとおり，「識別手段」の機能を拡張又は変更することになり，実質上特許請求の範囲を拡張又は変更する訂正に該当することは明らかである。
また，乙１３公報（８頁左欄３９行目～右欄１３行目）及び乙１４明細書（第８欄２９行目～４４行目）には，付け札に伝達すべき種々のメッセージについての記載がある。このように，盗難防止タグが複数の指示信号を受信するという構成は，本件特許の出願時において周知技術にすぎない。なお，訂正後の請求項１の発明（本件訂正発明１）において，「前記受信手段が複数の指示信号を受信する」とは規定されていないため，そのような周知技術はより一層存在することとなる。さらに，解除指示信号が暗号コードを一部に含むという構成については，既に主張しているように乙１３公報，乙１４明細書，乙１５明細書，乙２６文献及び乙２７文献などに記載されており，本件特許の出願時において周知技術にすぎない。
したがって，訂正後の請求項１に従属する請求項５，８及び９に係る発明は，特許出願の際に独立して特許を受けることができないものであり，特許法１３４条の２第９項で読み替えて準用する特許法１２６条７項に適合していない。
(2)訂正事項２について
ア「新暗号コードへの変更を指示する新暗号コードを一部に含む暗号変
更指示信号」とする訂正について
(ｱ)本件訂正の訂正事項２は，請求項３（本件発明３）を「新暗号コードへの変更を指示する新暗号コードを一部に含む暗号変更指示信号」と訂正するものである。
(ｲ)しかし，「新暗号コードを一部に含む」という文言は本件明細書等には何ら記載されていない。そのため，「暗号変更指示信号」が新暗号コード以外にいかなるコードを含むものであるか明確でなく，本件明細書等に記載されたコード以外のコードを含む文言となっている。したがって，「新暗号コードへの変更を指示する新暗号コードを一部に含む暗号変更指示信号」とする訂正は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正には該当せず，特許法１３４条の２第９項で準用する同法１２６条５項に適合していない。(ｳ)また，「新暗号コードへの変更を指示する新暗号コードを一部に含む暗号変更指示信号」において，新暗号コード以外のコードがいかなるコードであるか明確でなく，新暗号コード以外のコードが他の発明特定事項といかなる関連性を有しているのか規定されていないため，暗号変更指示信号が新暗号コードを一部に含むことに何ら技術的意義はない。仮に，識別手段に，新暗号コード以外のコードを用いることにより，暗号変更指示信号を解除指示信号などの他の信号と識別することができるという技術的意義があると主張するものであるとすれば，所定信号及び解除指示信号を識別するにすぎない「識別手段」の機能を拡張又は変更するものであることは明らかである。
したがって，「新暗号コードへの変更を指示する新暗号コードを一部に含む暗号変更指示信号」とする訂正は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正に該当しないだけでなく，実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものであり，特許法１３４条の２第９項で準用する同法１２６条６項にも適合していない。
イ独立特許要件について
仮に上記アの主張が採用されないとしても，訂正後の請求項３に従属する請求項５，８及び９に係る発明は，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。
そもそも，「新暗号コードへの変更を指示する新暗号コードを一部に含む暗号変更指示信号」とする訂正は，他の発明特定事項といかなる関連性を有しているのか明確でないため，この訂正により訂正後の請求項３の発明（本件訂正発明３）が特有の効果を奏するものとは認められない。一方，仮に特有の効果を奏するものであるとすれば，上述のとおり，「識別手段」の機能を拡張又は変更することになり，実質上特許請求の範囲を拡張又は変更する訂正に該当することは明らかである。また，暗号変更指示信号が新暗号コードを一部に含むという構成については，上述のとおり，乙１３公報，乙１４明細書，乙１５明細書，乙２６文献及び乙２７文献などに記載された周知技術に基づいて，当業者が容易に想到することができるものである。
したがって，訂正後の請求項３に従属する請求項５，８及び９に係る発明は，特許出願の際に独立して特許を受けることができないものであり，特許法１３４条の２第９項で読み替えて準用する同法１２６条７項に適合していない。
(3)訂正事項３について
訂正事項３は，本件明細書等の段落【００２１】の記載を訂正後の請求項１（本件訂正発明１）と整合させるためのものであるが，このような訂正は，前記(1)の訂正事項１と同様の理由により訂正要件を満たしていない。したがって，訂正事項３は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正には該当せず，かつ，実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものであり，特許法１３４条の２第９項で準用する同法１２６条５項及び６項に適合していない。
(4)訂正事項４について
訂正事項４は，本件明細書等の段落【００２２】の記載を訂正後の請求項１（本件訂正発明１）と整合させるためのものであるが，このような訂正は，前記(1)の訂正事項１と同様の理由により訂正要件を満たしていない。したがって，訂正事項４は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正には該当せず，かつ，実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものであり，特許法１３４条の２第９項で準用する同法１２６条５項及び６項に適合していない。
なお，本件明細書等の段落【００２２】に記載されている作用効果は，解除指示信号が暗号コードを一部に含むか否かによって変わるものではない。
(5)訂正事項５について