なお，松永正久「加工変質層と表面物性」，日本機械学会誌，第７５巻第６３６号，昭和４７年（甲４３）にも，半導体材料を含めた金属の加工変質層の種類につき，現在知られている主要なものとして，転位密度の上昇が記載されている（１５頁１８～２６行）。
(オ)河東田隆編著「集積回路プロセス技術シリーズ    半導体評価技術」，産業図書株式会社，１９９４年５月３０日初版第４刷発行（甲４７）には，以下の記載がある。
「ウエハに加工された結晶表面は，加工中の機械的損傷汚染を受けている。・・・ウエハ表面，裏面の機会的（判決注・「機械的」の誤記と解される。）損傷によって生じた転位などの結晶欠陥は，たび重なる熱処理プロセスによって増殖，移動することにより，ウエハに複雑なそりを引き起こす。このためできるだけ初期段階に機械的損傷，転位を評価して，その除去を図る必要がある。」（９頁１～６行）
(カ)阿部孝夫「アドバンスト    エレクトロニクスＩ－５シリコン    結晶成長とウェーハ加工」，株式会社培風館，１９９４年５月２０日（甲５５）には以下の記載がある。
「加工変質層には大きく分けてクラック，アモルファス，転位，鏡面ウェーハの表面層の乱れがある。」（７３頁下６～５行）(キ)特開２００１－３１３４２２号公報（甲１０）には，以下の記載がある。
「【００４１】この基板１の研磨は・・・ｎ型窒化物半導体層２１が露出するまで行う。・・・ｎ型コンタクト層２１の研磨によりダメージを受けた領域をＲＩＥにて１～２μｍ程度エッチングを行う。」(ク)Kyoycol   Lee他１名「Propertiesof   FreestandingGaN    SubstratesGrownby    HydrideVapor    PhaseEpitaxy   」，Japanese   JournalofAppliedPhysics    Vol.40，Ｌ１３～１５頁，２００１年１月１５日（甲２０）には，以下の記載がある。
「ヒロック（小丘）のあるＧａＮの表面形態を改善するために，その表面をダイヤモンド研磨剤で研磨し・・・透過型電子顕微鏡測定法を用いてサブサーフェスのダメージ層を観察した。」（甲２０の訳文１頁４～６行）
「ＧａＮ基板はダイヤモンド研磨材で機械研磨することで非常に滑らかな面を呈するが，この処理は結果としてＧａＮの表面下にダメージ層を作ってしまう。この，研磨により生じたダメージ層を，図３（ａ）（判決注・省略）に示すように，ＴＥＭを用いて観察した。」（同２頁下１１～８行）
(ケ)ＷＯ９８／４５５１１公報（甲５６）には，以下の記載がある。「板状結晶の   ＧａＮ   結晶は   ，本発   明で説   明され   る方法   で準備   される。・・・最初に，表面は，ダイヤモンド・マイクロパウダーを使って機械的に研磨され・・・その研磨は，数ミクロン厚の，高い転位密度である高欠陥結晶の隣接層を生成する。」（甲５６の訳文２頁下６行～３頁２行）
(コ)小括
上記(ア)ないし(カ)によれば，①シリコン等の半導体単結晶材料に対して機械加工を施すと，表面には内部（完全結晶層）とは異なる加工変質層（非晶質層，多結晶層，モザイク層，クラック層，ひずみ層（応力漸移層））と呼ばれる層が生じること，②機械加工によって発生する転位密度の上昇した領域も加工変質層に含まれること，及び③転位密度は透過型電子顕微鏡で観察・測定可能であること，は，いずれも本件優先日当時の当業者にとって技術常識であったものと認められる。また，上記(キ)ないし(ケ)によれば，ＧａＮを含む窒化物半導体（本件特許発明１はｎ型窒化物系半導体を対象とするものである。）においても，機械研磨（加工）によって，損傷を受けた層が形成されることや，転位が生じることも，本件優先日当時の当業者に知られていたものと認められる。
そうすると，本件優先日当時，上記技術常識がＧａＮを含む窒化物半導体についても同様に妥当し，ＧａＮを含む窒化物半導体においても，機械研磨を施すことにより，転位を含む加工変質層が生じること等は，当業者にとって技術常識であったものというべきである。なお，甲３９判決における転位に解する解釈（「基板の機械研磨によって生じ得る加工変質層のうち，結晶中の深くまで生じ得る原子レベルの線状の結晶欠陥」）も，転位が加工変質層に含まれることを前提とするものと解されるから，上記の説示は，同判決における転位の解釈と整合するものである。
被告は，甲２０記載のダメージ層について，基板の電極形成面ではなく，結晶成長面に生じた層について述べているにすぎない旨主張する（平成２６年１０月２３日付け被告第１準備書面４４頁，平成２７年２月２６日付け被告第２準備書面１２～１３頁）。しかし，上記文献において記載されているダメージ層の生じる面が結晶成長面であるとしても，上記(ク)の同文献の記載に照らすと，ＧａＮ基板につき，結晶成長面であるか電極形成面であるかを問わず，機械研磨によりダメージ層が生じること自体は十分理解できるものであるから，上記文献を上記認定のために用いることに問題はない。
また，被告は，甲４４について，加工変質層の分類において「転位密度の上昇」に触れてはいるが，これは，固体材料を加工することにより生じる表面の変質について一般的に分類したものにすぎず，特定の材質について，「転位密度の上昇」に起因して，どのような問題が生じるかという知見（解決課題）を具体的に示すものではないから，これに着目すべき理由はなく，転位によりコンタクト抵抗が上昇するとの知見を示すものではないなどとも主張するが（前記第４の１(1)），上記の認定は，甲４４から加工変質層に転位が含まれることを認定しているにとどまるのであるから，被告の上記主張は上記認定を左右するものではない。
イ転位がキャリアをトラップすることについて
(ア)河東田隆編著「集積回路プロセス技術シリーズ    半導体評価技術」，産業図書株式会社，１９９４年５月３０日初版第４刷発行（甲４７）には，以下の記載がある。
「格子欠陥は，結晶の構成原子（Ｓｉ結晶ではＳｉ原子自身）の周期的配列が乱れたもので，その空間的な広がり方によって，点欠陥，線欠陥，面欠陥に分類される・・・格子欠陥は，前述の汚染不純物と同様，“不純物制御”の妨げになる。」（２０頁下１０～４行）


また，上記文献の「表２．１半導体結晶の不完全性」（１９頁）には，「線欠陥（転位）」として，「らせん転位」，「６０°転位」及び「刃状転位」が記載されている。
(イ)半導体用語大辞典編集委員会編「半導体用語大辞典」，株式会社日刊工業新聞社，１９９９年３月２０日（甲６７）には，以下の記載がある。
「転位・・・結晶中のひずみに起
因する線欠陥の一種で，図（ａ）の
ように原子面の片側に線状にダング
リングボンドが並ぶ結晶欠陥であ
る。」（７３１頁左欄下１１～８行）
「転位の発生の源は結晶内の応力ひ
ずみである・・・」（７３１頁右欄１２～１３行）
「転位は・・・透過型電子顕微鏡により観察できる。」（７３２頁左欄１２～１４行）
(ウ)高橋清他１名監修「半導体・金属材料用語辞典」，株式会社工業調査会，１９９９年９月２０日（甲４５）には，以下の記載がある。「ダングリングボンド・・・原子の結合に寄与するボンドが結合しないでブラブラしているボンド。・・・ダングリングボンドは，・・・キャリアのトラップなどの作用をする。」（７６３頁下１９～１５行）(エ)特開２００１－１４８３５７号公報（甲４）【０００５】及び特開２００１－１４８５３３号公報（甲１２）【０００５】には，いずれも以下の同内容の記載がある。
「・・・ＧａＮ系化合物半導体以外の基板を使用すると，成長させるＧａＮ系化合物半導体膜と基板との熱膨張係数の違いや，格子定数の違いにより，製造されるＧａＮ系化合物半導体中には多数の欠陥が発生する。その欠陥は刃状転位と螺旋転位に分類され，その密度は合計で約１×１０９ｃｍ－２～１×１０１０ｃｍ－２程度にもなる。これらの欠陥は，キャリアをトラップして，調製した膜の電気的特性を損ねることが知られている他，大電流を流すようなレーザーに対しては，寿命の低下を招くことが知られている。」
(オ)小括
以上によれば，半導体結晶において線欠陥（転位）を含む格子欠陥が不純物制御の妨げになることや，原子面の片側に線状にダングリングボンドが並ぶ結晶欠陥である転位において，ダングリングボンドがキャリアのトラップなどの作用をすることは技術常識であったものと認められる。また，ＧａＮ系化合物半導体においても，同様に転位（刃状転位と螺旋転位）がキャリアをトラップして調製した膜の電気的特性を損ねることが，本件優先日の当時当業者において知られていたものということができる。そして，キャリアがトラップされれば，キャリア濃度が低下することは明らかであるから，ＧａＮ系化合物半導体において，転位がキャリアをトラップし，その結果，キャリア濃度が低下することは，本件優先日当時の当業者にとって技術常識であったものと認められる。なお，被告は，原告が転位がキャリアをトラップしてコンタクト抵抗を高めることを主張した点について，当該技術的知見は技術常識ではなく，甲１２，１４を副引例とする新たな無効理由の主張であって許されない旨主張する（前記第４の１(2)）。
しかし，前記(ア)ないし(エ)の文献を踏まえると，上記技術的知見が技術常識といえることは上記説示のとおりであるから，被告の上記主張は採用することができない。
また，被告は，甲１２は，結晶成長時に生じる転位に関する記載であり，研磨によって生じる転位に関する記載はないなどとも主張する（前同）。
しかし，前記(ア)ないし(ウ)の転位やダングリングボンドの意義に照らすと，これらはその生成原因によって区別されるものではないと解されるし，前記(ア)ないし(ウ)から認められる，転位がキャリアをトラップしてコンタクト抵抗を高めるという機序に照らしてみても，結晶成長時に生じる転位であれ，研磨によって生じる転位であれ，その作用について変わるところはないものと解されるから，被告の上記主張は採用することができない。
ウキャリア濃度とコンタクト抵抗の関係について
Ｓｉをドーピングして形成されたｎ型ＧａＮ基板のキャリア濃度とコンタクト抵抗との関係について，甲１１発明と同じ電極材料（Ｔｉ／Ａｌの積層構造）を用いた場合に，不純物濃度（キャリア濃度）が高くなれば接触比抵抗（コンタクト抵抗）が低くなり，その逆も成り立つこと，不純物濃度が１×１０１７ｃｍ－３を超えると接触比抵抗が１×１０－５Ω・ｃｍ２
以下となることは，本件優
先日当時，当業者に周知の
事項であったと認められる
（甲４の【００５２】，【０
０５３】，【図１０】，甲１
２の【００５３】，【００５
４】，【図１０】。なお，甲
４，１２の【図１０】はい
ずれも右に掲げたものである。）。
エ加工変質層を完全に除去することについて
前記ア(イ)及び(ウ)によれば，本件優先日当時，少なくともシリコンについては，電気的特性に悪影響を及ぼすことや，ウエハーの反りやクラック発生の原因となることから，加工変質層は完全に除去すべきものとされていたことが認められる。
(4)容易想到性の判断について
前記(2)のとおり，甲１１発明では，ＧａＮ基板を研磨機により研磨することによって生じた表面歪み及び酸化膜を除去してｎ型電極のコンタクト抵抗の低減を図り，また，電極剥離を防止するために，ウエハーをフッ酸又は熱燐酸を含む硫酸からなる混合溶液でエッチング処理するものとされている。そうすると，甲１１発明においては，ＧａＮ基板では，必要とするコンタクト抵抗を確保するためには，研磨機による研磨及び鏡面出しのみでは不十分であり，表面歪み等を除去する必要があることが示唆されているものといえる。しかしながら，他方で，甲１１には，表面歪みの程度や除去すべき範囲についての具体的な記載はない。そうすると，甲１１発明に接した当業者は，甲１１発明において，研磨機による研磨後，ウエハーのエッチング処理を行う際に，コンタクト抵抗の低減を図るために，上記表面歪みをどの程度の範囲のものととらえてこれを除去する必要があるかについて検討する必要性があることを認識するものといえる。


そして，かかる認識をした当業者であれば，前記(3)アないしウにおいて認定した技術常識等に基づいて，甲１１発明においても，研磨機による研磨によって加工変質層と呼ばれる層に転位が生じているため，この転位がキャリアである電子をトラップしてキャリア濃度が低下し，それによってコンタクト抵抗が高くなるという作用機序は容易に想起できるものといえる。さらに，前記(3)エにおいて認定したとおり，少なくともシリコンについては，転位を含む加工変質層は完全に除去すべきものとされていたところ，前記(3)イのとおり，上記の転位を含む加工変質層がコンタクト抵抗に与える影響についてはシリコンにおいてもＧａＮ系化合物半導体においても同様である上に，コンタクト抵抗は低いほど望ましいことに鑑みると，当業者としては，甲１１発明における表面歪み（なお，ひずみ層も加工変質層に含まれる。）を，研磨機による研磨で生じ，透過型電子顕微鏡で観察可能な転位を含む加工変質層としてとらえ，あるいは，表面歪みのみならず加工変質層の除去についても考慮して，コンタクト抵抗上昇の原因となる加工変質層を全て除去できるまで上記のエッチング処理を行って，基板に当初から存在していた転位密度の値に戻すことで，キャリア濃度が低下する要因を最大限に排除し，コンタクト抵抗の低減を図ることは，容易に想到できたことと認められる。
なお，加工変質層ないしは転位が発生することやこれらが引き起こす上記作用は，電極形成面であるかそうでないかで異なることはないのであるから，前記(3)に掲げた文献に電極形成面における知見に関し明示的に触れるものがないとしても，上記認定の妨げとなるものということはできない。そして，本件優先日当時のＧａＮ基板の転位密度が，１×１０４～１０８ｃｍ－２程度であったことは，当業者に周知の事項であるから（甲２，７～９，２４～２７。当事者間にも争いがない（審決４５頁１７～３２行参照）。），甲１１発明において，加工変質層を全て除去すれば，除去後の基板の転位密度が１×１０９ｃｍ－２以下となることは自明である。したがって，甲１１発明において，技術常識等に基づいて相違点①に係る構成を採用することは，当業者が容易になし得たことであるものと認められる。
(5)被告の主張について
ア被告は，①ＧａＮ以外の化合物半導体では，電極形成における合金化によって，コンタクト抵抗増大という課題が発生することはなかったのであるから，基板裏面の機械研磨によって転位が生じ，これによりコンタクト抵抗が増大するという問題は，ＧａＮ基板において初めて発見された現象であり，本件特許発明によって初めて得られた知見であるから，当然，ＧａＮ基板において，電極形成面における転位が除去すべきものであることも知られていなかったし，このような知見がなければ，発生した転位を電極形成前に除去して元の基板裏面の状態に戻すという問題意識も生じない，②原告は，ＧａＮ基板裏面の機械研磨によって転位が生じることが技術常識であることを示す証拠を提出していないし，原告が提出したどの文献にも，ＧａＮ基板の電極を形成する裏面を機械研磨すると，原子レベルの線状の欠陥である転位が生成して，コンタクト抵抗が上昇することや，転位に着目し，これを電極形成前に除去することの記載はない，③このように，除去すべき必要性や課題が認識されていない加工変質層について完全に除去するなどという周知技術は存在しない，などと主張する（前記第４の１(1)）。
しかし，前記(3)イ及びウにおいて説示したところに照らし，甲１１発明に接した当業者において，転位がキャリアである電子をトラップしてキャリア濃度が低下し，それによってコンタクト抵抗が高くなるという作用機序を容易に想起できるといえることは，前記(4)において説示したとおりである。
そして，ＧａＮを含む窒化物半導体においても，機械研磨により，転位を含む加工変質層が生じることが本件優先日当時の当業者の技術常識であったことは前記(3)アにおいて説示したとおりであり，この点が窒化物半導体の裏面を機械研磨した場合において異なると理解すべき根拠もない。また，前記(3)エにおいて説示したとおり，少なくともシリコンについては，電気的特性に悪影響を及ぼすことや，ウエハーの反りやクラック発生の原因となることから，加工変質層は完全に除去すべきものとされているところ，研磨機による研磨によって加工変質層と呼ばれる層に転位が生じ，この転位がキャリアである電子をトラップしてキャリア濃度が低下し，それによってコンタクト抵抗が高くなるという作用機序を想起した当業者であれば，ＧａＮから成る窒化物半導体についても，転位を含む加工変質層を全て除去する必要があることは容易に想到し得たものというべきであることは前記(4)において説示したとおりである。
なお，被告は，上記のとおり，他の化合物半導体では，電極形成における合金化によって，コンタクト抵抗増大の課題を解決していた旨主張する。しかし，仮に被告の主張を前提としたとしても，甲１１には，ＧａＮの電極形成面につき，鏡面仕上げがされた研磨面（当業者であれば，その下に転位を含む加工変質層が存在すると認識し得ることは前記(4)及び後記ウにおいて説示したとおりである。）について，更にコンタクト抵抗低減のためにエッチングを要することが記載されているのであるから，本件優先日前に，少なくともＧａＮ基板に関しては，電極を形成する場合であっても，機械研磨をして鏡面仕上げを行えば足りるわけではなく，コンタクト抵抗増大等の問題を解決するため，それ以上に別のエッチングやＣＭＰ工程を行って研磨面より下の層を除去する必要があることを容易に認識することが可能であったといえるのであるから，被告の上記主張は前記(4)の認定を左右するものではない。
よって，被告の上記主張は採用することができない。


イ被告は，本件優先日前の当業者において，転位に電子キャリアがトラップされ，その分だけ電子キャリア濃度が下がり，コンタクト抵抗が上昇する可能性を観念できるとしても，それが，素子の製造において技術課題となり，転位の除去を必要とする程度のコンタクト抵抗の上昇を引き起こす可能性のあることを認識できるものではないし，ｎ型ＧａＮ半導体では結晶欠陥により電子キャリア濃度が増大するという知見（乙１参照）が存在するので，本件明細書の開示を知らない当業者は，結晶欠陥の存在は，むしろ電気抵抗を低くするものであると認識するはずであり，コンタクト抵抗が素子の製造において技術課題となり，転位の除去を必要とする程度に，コンタクト抵抗の上昇が引き起こされる可能性があるなどということに思い至ることはできないはずであるとも主張する（前記第４の１(2)）。しかし，ＧａＮ系化合物半導体において，転位がキャリアをトラップし，その結果，キャリア濃度が低下することを技術常識として認識している当業者であれば，甲１１発明に接した際には，転位を除去する必要性につき容易に想到し得ることは前記(4)において説示したとおりである。さらに，被告の指摘する乙１には，「窒化物半導体では結晶欠陥が多いものは，結晶欠陥が少ないものよりもキャリア濃度が大きくなる傾向にある」と記載（【００１２】）されているが，その一方で，結晶欠陥の数が多い領域を含む第２の窒化物半導体層４（【００３１】，【００３２】）にｎ電極を形成する実施例（実施例３，７）のみならず，結晶欠陥の数が多い領域を有さないｎ型バッファ層１１（＝兼ｎ側コンタクト層）（【００３３】）にｎ電極を形成する実施例（実施例１，２，４～６）も記載されているから，本件優先日当時，結晶欠陥の多い領域に電極を形成することが，当業者の唯一の選択肢であったとはいえない。そうすると，乙１は，コンタクト抵抗が素子の製造において技術課題となり，転位の除去を必要とする程度に，コンタクト抵抗の上昇が引き起こされる可能性があることなどは知り得ないとの被告の主張の根拠となるものとはいえない。よって，被告の上記主張は採用することができない。
ウ被告は，甲１１に記載されている表面歪みと，本件特許発明の機械研磨で生じる転位は，全く別のものであるから，甲１１において，表面歪及び酸化膜の除去をすることは，それよりも深い位置に存在する基板の研磨面近傍に生じている転位を含む領域を除去することとは異なる処理である，甲１１には，研磨で転位が生じていることも，転位を含む領域を除去して転位密度が１×１０９ｃｍ－２以下とすることも記載がなく，認識されていないなどと主張する（前記第４の５(1)）。
確かに，甲１１には，研磨機による研磨によって生じた表面歪み及び酸化膜を，フッ酸又は熱燐酸を含む硫酸からなる混合溶液を用いたエッチング処理により除去して，ｎ型電極のコンタクト抵抗の低減と電極剥離を防止することは記載されているが，表面歪みについての具体的な記載はなく，また，いかなる観点に基づいて，この表面歪みを除去すべきかについての指針も記載されていない。
しかし，そうであるからこそ，前記(4)において説示したとおり，甲１１発明に接した当業者であれば，甲１１発明で研磨機による研磨後，ウエハーのエッチング処理を行う際に，コンタクト抵抗低減の観点から，上記表面歪みをどの程度の範囲のものととらえ，除去する必要があるかについて検討すべき必要性があると認識するものといえる。
そして，かかる認識を有する当業者であれば，甲１１発明においても，研磨によって加工変質層と呼ばれる層に転位が生じ，この転位がキャリアである電子をトラップしてキャリア濃度が低下し，それによってコンタクト抵抗が高くなるという作用機序は容易に想起でき，加工変質層を全部除去することは容易であったといえること，その結果転位密度が１×１０９ｃｍ－２となることは自明であることは，前記(4)において説示したとおりである。
よって，被告の上記主張は採用することができない。
エ被告は，原告主張の技術常識が存在するとの点は甲３９判決によっても退けられている旨主張する。
甲３９判決は，当該訴訟における原告（本件における原告）が「技術事項２」として主張した「ＧａＮ基板を機械研磨すると，ＧａＮ基板内部に当業者が「ダメージ」等と呼称し，また，本件発明では「転位」と呼称されている，透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）で観察される結晶欠陥が生じること」及び「技術事項３」として主張した「電極形成前に，「転位」（当業者がいう「ダメージ」等）・・・をエッチングなどで除去すること（その結果，エッチング後の基板の転位密度が，元の転位密度に戻っていること）」についていずれも周知の技術であったと認めることはできない旨判断している。
しかし，甲３９判決は，当該訴訟の原告が提出した各証拠に記載されていた半導体素子の製造過程において，基板の研磨後に除去されたという表面歪み，ダメージ及びダメージ層等が，加工変質層のどの部分までを指すものであるかは自明ではなく，これらが結晶中の深くまで生じ得る原子レベルの線状の結晶欠陥である転位を含むものとして用いられているか否かは不明であると判断しており（甲３９判決３４～３７頁参照），このことを前提として，上記各技術事項が周知技術とは認められないと判断したにすぎない。
これに対し，本件においては，甲３９判決に係る訴訟において提出されていなかった証拠も踏まえ，前記(3)において認定したとおりの加工変質層に関する技術常識等を認定し，容易想到性の有無を判断しているものであるから，本判決の判断は甲３９判決の判断と矛盾するものではない。よって，被告の上記主張は採用することができない。
(6)小括
その余の被告が種々主張する点はいずれも上記認定を左右するものではない。


平成２５年１２月１７日判決言渡
平成２５年(行ケ)第１０１５８号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２５年１０月１７日
判                決
原            告      エイトマイ    ハートイン
コーポレイテッド
訴訟代理人弁護士      五十    嵐              敦
出      田      真樹    子
弁理士      稲      葉      良      幸
石      田      昌      彦
右馬    埜      大      地
被            告      特許庁   長官指定代   理人       田      中      敬      規
関      根      文      昭
堀      内      仁      子
主                文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１原告の求めた裁判
特許庁が不服２０１１－２７９６１号事件について平成２５年１月２８日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，商標登録出願の拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は，商標法３条１項３号及び４条１項１６号の各該当性である。
１特許庁における手続の経緯
原告は，「ＬＡＤＹＧＡＧＡ」の文字を標準文字で表してなり，第３類，第９類，第１４類，第１６類，第１８類，第２５類及び第４１類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務とし，平成２２年４月１２日に登録出願された商願２０１０－２８９１３号に係る商標法１０条１項の規定による商標登録出願の分割として，平成２３年３月２８日，第９類「レコード，インターネットを利用して受信し，及び保存することができる音楽ファイル，映写フィルム，録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品とする本願商標について，商標登録出願をした（商願２０１１－２１５９２号）が，拒絶査定を受けたので，これに対する不服の審判請求をした。特許庁は，同請求を不服２０１１－２７９６１号事件として審理した上，平成２５年１月２８日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，平成２５年２月７日，原告に送達された。
２審決の理由の要点
審決の理由の要点は，アメリカ合衆国出身の人気歌手名として広く認識されている「ＬＡＤＹＧＡＧＡ」の文字からなる本願商標を，その指定商品中，「レコード，インターネットを利用して受信し，及び保存することができる音楽ファイル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ」（以下，まとめて「本件商品」という。）に使用した場合，これに接する取引者・需要者は，当該商品に係る収録曲を歌唱する者，映像に出演し，歌唱している者を表示したもの，すなわち，その商品の品質（内容）を表示したものと認識するから，本願商標は，自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ず，また，本願商標をその指定商品中，上記「ＬＡＤＹＧＡＧＡ」（レディ（ー）・ガガ）と何ら関係のない商品に使用した場合，商品の品質について誤認を生ずるおそれがあり，したがって，本願商標は，商標法３条１項３号及び４条１項１６号に該当するというものである。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（本願商標の自他商品の識別力を認定するに当たり，具体的な使用態様を限定して判断を行ったことの誤り）
(1)審決は，本願の指定商品中の「レコード」等の媒体表面等に表示されている発売元・販売元の名称・ロゴから，その商品の出所を認識し，曲名から，当該曲が収録されていることを認識し，歌手名から，その者が歌唱（出演）していること（映像が収録されていること）を認識するとして，本願商標の想定される使用態様を限定した上で，本願商標がその指定商品の品質（内容）を表示したものと認識させるとの判断を行い，商標法３条１項３号及び４条１項１６号に該当するとした。しかし，自他商品の識別力を有するか否かといった登録要件の審査は，願書に記載された「商標登録を受けようとする商標」の構成それ自体に基づいて判断されるべきであり，その商標の使用態様をある特定の態様に限定した上で出願に係る商標が自他商品等の識別力を有するか否かの判断をしなければならないとする合理的根拠は存在しない。このような判断は，個別具体的に使用態様を限定して適用の可否の判断が行われる商標法２６条１項各号における判断の手法と混同した誤った判断手法に基づいてなされたもので，恣意的である。
(2)本願商標のような「歌手名・音楽バンド名（著作者名）」の文字からなる商標の登録自体を一律に排除しなければならないという特段の要請はなく，登録を認めたとしても商標法２６条１項による手当が可能であり特段の不都合は生じない以上，本願商標のような「歌手名・音楽バンド名（著作者名）」の文字からなる商標の登録は認められるべきである。
(3)取引界においては，歌手名や音楽グループ名と管理・運営会社の名称を共通にしている実例が存在し，それらの場合，特許庁の過去の審決例においては，「歌手名・音楽グループ名」の商標登録が認められている。原告は，ＬＡＤＹＧＡＧＡことＡ氏が代表を務める会社であるが，原告としては，その会社名を，将来「ＬＡＤＹＧＡＧＡ，Ｉｎｃ」に変更することができるのであり，その可能性も全くないとはいえない。審決例や本願商標の審決の考え方からすれば，「歌手名・音楽グループ名」を表す文字列からなる商標について，査定・審決時に同名の法人が存在しているか否かで結論が異なるものであるが，Ａ氏において，たまたま現在において，本願商標と同名の法人を所有していない事実のみをもって，商標権による保護が与えられないのは不合理である。


現実の取引界においては，「歌手名・音楽グループ名」と同名の音楽レーベルを立ち上げる者も存在している。そうとすれば，Ａ氏が，将来自らレコードレーベルを立ち上げ，そのレーベルの名前を「ＬＡＤＹＧＡＧＡ」として，そのレーベルに属する様々なアーチストの歌唱・演奏に係る楽曲を収録した媒体に，共通してレーベル名として「ＬＡＤＹＧＡＧＡ」の文字を使用する可能性も十分想定されるものであり，これを一律に否定するのは妥当ではない。本願商標を取り扱う業界において上記のような取引の実情があるにも関わらず，原告において，今現在会社名又はレーベル名としての使用事実がないからといって，それらのような可能性が将来にわたってもないと決めつけた上で，本願商標の登録要件の有無についての判断を行った審決は誤りである。２取消理由２（本願商標の自他商品識別力の有無に関する判断の誤り）(1)審決は，「本願の指定商品である「レコード」等においては，その収録曲を歌唱する者，映像に出演し，歌唱している者が「だれ」であるかということも，商品の品質と密接な関連を有するというべきであるから，その「だれ」であるかを示す「歌手名」も，商品の品質（内容）に当たるというべきである」とする。しかし，審決は「（商品の品質との）密接な関連」が具体的にはどのようなものであるのかについて説明するところがない。これは，本願商標がレコード等の商品との関係で商品の具体的な特性を理解，把握できないものであることに起因し，「その収録曲を歌唱する者，映像に出演し，歌唱している者が「だれ」であるかということ」は，その商品が「その歌手に何らかの関連がある商品」であると理解するに止まるといわざるを得ない。
審決のいう音楽ＣＤ等の品質と「密接な関連」を有するのは，ある歌手の才能や技量に基づく歌唱力，演奏力等のことを想定しているようであるが，これらは極めて抽象的であいまいな概念であり，歌手の才能や技量に基づく歌唱力，演奏力というようなものを，ある一定の明確な基準による具体的な品質として理解，把握することは困難であるから，本願商標が「歌手名」と同じであるからといって，レコード等の商品との関係で特定の性質等の品質を直ちに理解させるものではない。してみると，本願商標である「ＬＡＤＹＧＡＧＡ」は，レコード等の商品との関係において，該文字がレディー･ガガが歌手として歌唱した音楽，レディー・ガガが好きな音楽を集めたアルバムなど，レディー・ガガに何らかの関連がある商品であると理解することができたとしても，それが直ちに需要者等をして具体的な商品の品質を理解・把握することはない。
特に，本願商標がレコード等のレーベル名として使用されるような場合には，「ＬＡＤＹＧＡＧＡ」以外の歌手が歌唱した音楽等が収録されることもあり得るのであり，そのような場合には，商品の具体的な品質等が一層理解，把握されることはない。
(2)商標法は，著名な氏名・雅号等からなる商標を含む，業務上の信用が化体している周知・著名商標には特に厚い保護を与えている（商標法４条１８号，１５号，１９号等）。これらの規定の趣旨に鑑みれば，審決も認めるように，本願商標が「我が国を含め世界的に広く知られている」ものであるならば，商標登録が認められ，商標法による保護が与えられるべきである。仮に，原告による本願商標の登録を認めず，レコード等について，出願人以外の第三者による使用（商標的使用）を自由に認めるとすれば，Ａ氏が，我が国において審決がいうような精力的活動を行ってきた結果得ることとなった名声・信用を害するばかりでなく，本願商標に接する需要者・取引者をして，出所についての混同を生じさせ，それらの者の利益をも害する結果となり，法目的，法理念に反し，妥当ではない。(3)歌手名を表す文字からなる商標であっても，直ちに「レコード」等の商品との関係で特定の品質を表すことがないので，登録を認めても差支えがない。過去の登録例には，「ＭＩＣＫＪＡＧＧＥＲ」（登録第４４０８４３３号，甲５），「ＢＲＩＴＮＥＹＳＰＥＡＲＳ」（登録第４５４８３９２号，甲６），「ＡＬＩＣＩＡＫＥＹＳ」（登録第４８５９４６２号，甲７），「ＢＥＹＯＮＣＥ’」（登録第４９５５６７３号，甲８），「ＢＩＬＬＹＪＯＥＬ」（登録第５０７１７４３号，甲９），「ＪＩＭＩＨＥＮＤＲＩＸ」（登録第５３２１０６７号，甲１０），「ユーミン／ＹＵＭＩＮＧ」（登録第２４５８８３１号，甲１１），「倉木麻衣」（登録第４５６９２８７号，甲１２），「ＵＴＡＤＡＨＩＫＡＲＵ／宇多田ヒカル」（登録第４４２７００７号，甲１３）がある。
(4)以上のとおり，本願商標は自他商品の識別標識としての機能を十分に発揮し得るのであり，それを看過した審決の判断は誤りである。３取消理由３（本願商標のような歌手名等が現実に自他商品の識別標識として機能している事実を看過したことの認定の誤り）


審決は，「歌手名や演奏者名は，商品『レコード』等との関係において，商品の品質（内容）を表示したと認識される」とし，「取引者，需要者が，その表示を別異のものとして看取，理解するとはいい難い」とする。しかし，現実には，発売元・販売元であるレコード会社・音楽レーベルの名称・ロゴを目印として商品が選択されるよりは，歌手名・音楽グループ名それ自体を目印として商品の選択がなされることの方が一般的である。オンラインショップのウェブサイトでは，商品を検索するための検索タームの入力画面において，まず，第一に「アーチスト名」による検索が行われることを想定して，需要者の視点から見て最も注目されやすい表示画面の最上部に歌手名・音楽グループ名が記載されている（甲１４，１５）。実際の店舗においても，音楽ＣＤなどは，歌手名・音楽グループ名ごとに商品の陳列がなされていること，人気が高く著名な歌手名・音楽グループ名は更に目立つようにその文字が陳列棚に表示されることは，一般に知られていることであり，さらに，ＣＤショップ（ＨＭＶ）の店内で配布されるチラシ等において「歌手名・音楽グループ名」が最も目立つ態様・目立つ位置に表示されている（甲１６～１８）。このように，現実の取引界においては，歌手名や演奏者名は「出所表示」としても機能し，需要者等が商品を選択し，購入している実情もある。よって，「ＬＡＤＹＧＡＧＡ」のような歌手名や音楽グループ名は，現実の取引界において商品の出所を表す識別標識（目印）として十分機能しているというべきであり，このような取引界における事実を捨象した審決の判断は誤りである。
第４被告の反論
１本願商標が商標法３条１項３号及び４条１項１６号に該当することについて本願商標を構成する「ＬＡＤＹＧＡＧＡ」の文字は，アメリカ合衆国出身の歌手として，我が国を含め世界的に広く知られている「ＬＡＤＹＧＡＧＡ」（レディ（ー）・ガガ）と同一であるから，これに接する者をして，当該歌手名を表したものと容易に認識するものである。
本願の指定商品中の本件商品である「レコード，インターネットを利用して受信し，及び保存することができる音楽ファイル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を取り扱う業界においては，商品を購入しようとする需要者が自らの欲する楽曲，画像（映像）やその歌手名に合致する商品であるか否かを容易に看取，把握できるように，収録されている楽曲や画像（映像）に係る歌手名，曲名などの収録内容を具体的，かつ，詳細に表示しており，また，需要者においても，商品の選択に当たり，その商品が自らの欲する内容に合致するものであるか否かを，主に，その商品に表示されている歌手名，曲名をもって把握し，確認しているというのが取引の実情である（乙２～１３）。
そうすると，本件商品を購入しようとする需要者にとって，その商品に表示された歌手名は，多数ある商品の中から自らの欲する収録内容の商品であることを選択し，確認するための内容表示として理解され，これが他人の業務に係る商品と区別するための出所識別標識として認識されることはない。以上を踏まえれば，「ＬＡＤＹＧＡＧＡ」の文字からなる本願商標は，世界的に広く知られているアメリカ合衆国出身の歌手名を表したものと容易に認識させるものであるから，これを本件商品について使用した場合，これに接する需要者は，これが当該商品に係る収録曲を歌唱する者，画像（映像）に出演し，歌唱している者を表示したもの，すなわち，その商品の内容を表示したものと認識するというべきである。
してみれば，本願商標は，商品の品質（内容）を表示したものと認識されるにすぎず，自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから，商標法３条１項３号に該当する。
また，本願商標をその指定商品中，上記「ＬＡＤＹＧＡＧＡ」が歌唱などしている商品以外の商品に使用した場合，その商品が，あたかも「ＬＡＤＹＧＡＧＡ」が歌唱などしている収録内容の商品であるかのように，商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから，商標法４条１項１６号に該当する。
２原告の主張に対する反論
(1)取消事由１（商標の使用態様を限定して本願商標の自他商品識別力を判断した誤り）に対して
ア原告は，ある商標が自他商品識別力を有するか否かという登録要件に係る商標法３条１項の適用の場面においては，使用態様を限定して審理すべき要請はない旨主張する。


しかし，登録出願に係る商標が商標法３条１項３号に該当するか否かの判断は，当該商標の構成態様とその指定商品とに基づき，当該商標が使用される商品の取引の実情などを考慮し，需要者がどのように認識するかを基準として，個別具体的に判断されるべきものであるところ，審決は，本願商標について，その指定商品中の本件商品に係る取引の実情を踏まえ，本願商標を当該商品に使用した場合，これに接する需要者がどのように認識するかに基づいて判断したものであり，原告が主張するように，当該商標の使用態様を限定して判断したものではない。イ原告は，本願商標のような「歌手名・音楽バンド名（著作者名）」の文字からなる商標の登録自体を一律に排除しなければならないという特段の要請はなく，登録を認めたとしても商標法２６条１項による手当が可能であり，特段の不都合は生じない以上，本願商標の登録は認められるべきである旨主張する。しかし，本件は，「ＬＡＤＹＧＡＧＡ」の文字からなる本願商標が，その指定商品との関係において，登録要件を具備するか否かを判断するものであるところ，当該商標は，上述のとおり，その指定商品中，本件商品との関係において，商標法３条１項３号及び４条１項１６号に該当するものであって，登録要件を具備しないものであるから，登録要件を具備しない当該商標について，登録商標の効力の制限を定める同法２６条による解決の可能性を考慮すべき合理的根拠は見出せない。ウ原告は，歌手名や音楽グループ名と管理・運営会社の名称を共通にしたり，同名の音楽レーベルを立ち上げる者も存在するという取引の実情があることに加え，「ＬＡＤＹＧＡＧＡ」が代表を務める原告（会社）にあっては，その会社名を，将来「ＬＡＤＹＧＡＧＡ，Ｉｎｃ」に変更することができるのであり，その可能性も全くないとはいえないことからすれば，現在において会社名又はレーベル名としての使用事実がないからといって，それらのような可能性が将来にわたっても全くないと決めつけた上で，本願商標の登録要件の有無についての判断を行った審決は誤りと主張する。
しかし，登録出願に係る商標が登録要件を具備するものであるか否かの判断は，当該商標の構成態様と指定商品とに基づき，当該出願についての査定時又は審決時において，当該商標が使用される商品に係る取引の実情などを考慮し，需要者がどのように認識するかを基準として，個別具体的に判断されるべきものであるところ，上述のとおり，本願商標は，その構成態様並びに本件商品及びその商品に係る取引の実情を踏まえれば，これに接する需要者をして，当該商品の収録内容である歌手名を表示したものと認識するにとどまるものである。
また，原告の主張するように，歌手名・音楽グループ名と同名の会社名又は音楽レーベルを立ち上げる者が存在するとしても，当該会社名又は音楽レーベル名の表示は，それが歌手名・音楽グループ名として需要者に知られている以上，当該歌手名・音楽グループ名として認識されることに変わりはない。(2)取消事由２（本願商標の自他商品識別力の有無に関する判断の誤り）に対
して
ア原告は，審決のいう音楽ＣＤなどの品質と「密接な関連」を有するのは，ある歌手の才能や技量に基づく歌唱力，演奏力などの極めて抽象的であいまいな概念であり，そのようなものをある一定の明確な基準による具体的な品質として理解，把握することは非常に困難なことであることから，本願商標が歌手名と同じであるからといって，レコードなどの商品との関係において，需要者が直ちに具体的な商品の品質を理解・把握することはない旨主張する。
しかし，本願の指定商品中，本件商品は，歌手などが歌唱する楽曲や出演する画像（映像）といった収録内容が商品の具体的な内容となるものであって，その商品において，歌唱する者，あるいは，画像（映像）に出演し，歌唱している者が「だれ」であるかを示す歌手名は，商品の内容表示であるから，その表示は，本件商品の具体的な商品の品質に当たる。
イ原告は，商標法が，著名な氏名・雅号等からなる商標を含む，業務上の信用が化体している周知・著名商標には特に手厚い保護を与えていることに鑑みれば，本願商標についても，商標法による保護が与えられるべきであり，仮にその登録を認めず，出願人以外の第三者による商標的使用を自由に認めるとすれば，Ａ氏が，我が国において，精力的な活動を行ってきた結果得られることとなった名声・信用を害するばかりでなく，本願商標に接する需要者をして，出所についての混同を生じさせ，それらの者の利益をも害する結果となり，法目的，法理念に反し，妥当なものではない旨主張する。
しかし，本願商標は，本件商品との関係において，需要者が，商品の内容表示として理解するものであり，商標法３条１項３号及び４条１項１６号に該当するものであって，商品の出所識別標識として認識されるものではないと判断すべきであるから，同法に基づき商標登録を受けることができず，その登録を認めないからといって，何ら同法の目的，理念に反することにはならない。ウ原告は，歌手名を表す文字からなる商標であっても，直ちに「レコード」等の商品との関係で特定の品質を表すことがないので，登録を認めても差し支えがない旨主張し，過去の登録例を挙げているが，本願商標は，「ＬＡＤＹＧＡＧＡ」が歌唱しているという商品の内容を表示したものとして需要者が認識するものであって，商品の具体的な内容表示であるというべきであるから，商標法３条１項３号及び４条１項１６号に該当するものであって，本願商標と商標の構成を異にする原告の挙げた既登録例の存在によって，その認定，判断が左右されることはない。(3)取消事由３（歌手名等が現実に自他商品の識別標識として機能している事実を看過したことの誤り）について
原告は，現実の取引界においては，発売元・販売元であるレコード会社・音楽レーベルの名称・ロゴを目印として商品が選択されるよりは，歌手名・音楽グループ名それ自体を目印として商品の選択・購入がなされることの方が一般的であるから，「ＬＡＤＹＧＡＧＡ」のような歌手名や演奏者名は，商品の出所を表す識別標識（目印）として十分機能している旨主張する。


しかし，本件商品について，商品を購入しようとする需要者が，歌手名・音楽グループ名を目印に商品の選択・購入をすることは一般的であるが，その目当ては，購入したい歌手名・音楽グループ名の歌唱する曲についての収録内容かどうかの確認を行うためである。そして，同じ曲を他者がカバー曲として収録している実情（乙１４，１５），及びレコード会社の移籍などにより，同じ歌手について商品の発売元などが複数になる実情（乙１６）も考慮すると，需要者は，自らの欲する内容の商品であるか否かを，その商品に表示されている歌手名により確認し，商品の内容を把握しているのであるから，本件商品との関係において，商品に歌手名を表したものとして容易に認識される表示がされている場合，これに接する需要者は，これをその商品の内容を表示するものとして認識することはあっても，他人の業務に係る商品と区別する出所識別標識として認識することはないというべきである。
第５当裁判所の判断
１本願商標の識別機能について
(1)本願商標は，「ＬＡＤＹ   ＧＡＧＡ」の文字を標準文字で表してなるものであるところ，「ＬＡＤＹＧＡＧＡ」の文字及びその表音である「レディ（ー）・ガガ」の片仮名に関する以下の事実は，当事者間に争いがない。ア「ＬＡＤＹ    ＧＡＧＡ」（レディ（ー）・ガガ）は，本名を「Ａ」といい，アメリカ合衆国出身の女性歌手であり，２００８年（日本盤は２００９年５月）にファーストアルバム「ザ・フェイム」でデビュー（世界６か国で第１位を達成），その後も，アルバムやシングル曲を発表しており，世界中で人気を博している。イ「ＬＡＤＹ    ＧＡＧＡ」（レディ（ー）・ガガ）は，グラミー賞その他の賞を受賞しているほか，ギネス世界記録を保持している。また，ＵＳビルボードにおいては，２０１０年度「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」に認定されるとともに，２０１０年の「トップ・セールス・アーティスト」となっており，さらに，米国のＴＩＭＥ誌「（世界で）最も影響力のある人物１００人」やフォーブス誌「世界で最も影響力のある女性１００人」の一人に，それぞれ選ばれている。ウ「ＬＡＤＹ    ＧＡＧＡ」（レディ（ー）・ガガ）は，我が国においても，ファーストアルバム「ザ・フェイム」がヒット作となったり，２０１０年４月の来日公演が４公演とも完売となる等，人気を博しており，「ＮＨＫ紅白歌合戦」にビデオ出演したほか，東日本大震災の復興支援活動（来日を含む。）にも精力的に取り組んだ。
(2)以上によれば，「ＬＡＤＹ   ＧＡＧＡ」（レディ（ー）・ガガ）は，アメリカ合衆国出身の女性歌手として，我が国を含め世界的に広く知られており，「ＬＡＤＹＧＡＧＡ」の欧文字からなる本願商標に接する者は，上記歌手名を表示したものと容易に認識することが認められる。
そうすると，本願商標を，その指定商品中，本件商品である「レコード，インターネットを利用して受信し，及び保存することができる音楽ファイル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に使用した場合，これに接する取引者・需要者は，当該商品に係る収録曲を歌唱する者，又は映像に出演し歌唱している者を表示したもの，すなわち，その商品の品質（内容）を表示したものと認識するから，本願商標は，自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。したがって，本願商標は，商標法３条１項３号に該当する。
また，本願商標を，本件商品である「レコード，インターネットを利用して受信し，及び保存することができる音楽ファイル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ」のうち「ＬＡＤＹＧＡＧＡ」（レディ（ー）・ガガ）が歌唱しない品質（内容）の商品に使用した場合，「ＬＡＤＹＧＡＧＡ」（レディ（ー）・ガガ）が歌唱しているとの誤解を与える可能性があり，商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって，本願商標は，商標法４条１項１６号に該当する。したがって，審決が，本願商標は商標法３条１項３号及び４条１項１６号に該当すると判断したことに誤りはない。
２取消事由１について
(1)原告は，取消事由１として，審決が本願商標の自他商品の識別力を認定するに当たり，「レコード」等の媒体表面における表示などに基づき，具体的な使用態様を限定して判断を行ったことは誤りであると主張する。しかし，審決は，本願商標を，本件商品である「レコード，インターネットを利用して受信し，及び保存することができる音楽ファイル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に使用した場合に，取引者・需要者が，当該商品に係る収録曲を歌唱する者，映像に出演し，歌唱している者を表示したものと認識することを理由として，本願商標の商標法３条１項３号及び４条１項１６号該当性を判断したものであるところ，上記の認識は，本件商品の媒体表面やジャケットにおける一般的表示に基づいて認定されたものであり，特定の表示方法を前提としたわけではないから，具体的な使用態様を限定して判断を行ったものとは認められない。(2)原告は，本願商標のような「歌手名・音楽バンド名（著作者名）」の文字からなる商標の登録自体を一律に排除しなければならないという特段の要請はなく，登録を認めたとしても商標法２６条１項による手当が可能であり，特段の不都合は生じない以上，本願商標の登録は認められるべきである旨主張する。しかし，商標法２６条１項は，登録査定された商標権の効力について定めた規定であり，同規定により商標権の効力が制限される場合があるからといって，登録査定の要件を定めた商標法３条１項３号又は４条１項１６号の該当性の判断が緩和されるものでないことは明らかである。


(3)原告は，歌手名や音楽グループ名と管理・運営会社の名称を共通にしたり，同名の音楽レーベルを立ち上げる者も存在するという取引の実情があることに加え，「ＬＡＤＹＧＡＧＡ」が代表を務める原告（会社）にあっては，その会社名を将来「ＬＡＤＹＧＡＧＡ，Ｉｎｃ」に変更することができるから，それらのような可能性が将来にわたっても全くないと決めつけた上で，本願商標の登録要件の有無についての判断を行った本件審決は誤りである旨主張する。しかし，「ＬＡＤＹＧＡＧＡ」（レディ（ー）・ガガ）が，アメリカ合衆国出身の歌手として，我が国を含め世界的に広く知られている限り，本願商標を，本件商品である「レコード，インターネットを利用して受信し，及び保存することができる音楽ファイル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に使用した場合に，取引者・需要者が，当該商品に係る収録曲を歌唱する者，映像に出演し，歌唱している者を表示したものと認識するのであり，このことは出願者が何者であるか，又その名称が何であるかによって変わるものではない。原告の主張は，歌手や音楽グループが設立した，歌手名や音楽グループ名と同名の法人が，自己の名称を商標登録出願する場合には，当該歌手名や音楽グループ名が広く知られているとしても，商標法３条１項３号又は４条１項１６号の該当性の判断が回避ないし緩和されることを前提とするものであって，その理由のないことは明らかである。したがって，審決に原告主張の誤りはなく，取消事由１は理由がない。
３取消事由２について
(1)原告は，歌手の才能や技量に基づく歌唱力，演奏力というような抽象的であいまいな概念を，ある一定の明確な基準による具体的な品質として理解，把握することは困難であるから，本願商標が「歌手名」と同じであるからといって，レコード等の商品との関係で特定の性質等の品質を直ちに理解させるものではないと主張する。
しかし，本願商標の指定商品中，本件商品である「レコード，インターネットを利用して受信し，及び保存することができる音楽ファイル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ」においては，当該商品に係る収録曲を歌唱する者，又は映像に出演し歌唱している者が誰であるかは，当該商品の主要な品質（内容）に該当するから，原告の主張には理由がない。
(2)原告は，周知・著名商標には特に厚い保護を与えている商標法の趣旨に鑑みれば，本願商標が「我が国を含め世界的に広く知られている」ものであるならば商標登録が認められるべきであり，仮に，原告による本願商標の登録を認めず，第三者による商標的使用を自由に認めるとすれば，Ａ氏の名声・信用を害し，本願商標に接する需要者・取引者をして出所についての混同を生じさせる結果となると主張する。
しかし，我が国を含め世界的に広く知られた歌手名を表示したものと取引者・需要者が容易に認識する本願商標が，指定商品中本件商品において自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないことは，上記１(2)に判示したとおりである。自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない以上，本件商品において本願商標が表示されて使用された場合，品質（内容）の誤認を生じることがあり得るとしても，出所混同を生じさせることはないから，原告の主張には理由がない。(3)原告は，歌手名を表す文字からなる商標であっても，直ちに「レコード」等の商品との関係で特定の品質を表すことがないので，登録を認めても差支えがないと主張して，過去の登録例を挙げる。
しかし，本件商品においては，当該商品に係る収録曲を歌唱する者，又は映像に出演し歌唱している者が誰であるかは，当該商品の主要な品質（内容）に該当することは，上記３(1)に判示したとおりであり，本件商品のうち「ＬＡＤＹＧＡＧＡ」（レディ（ー）・ガガ）が歌唱しないものに本願商標を使用した場合，商品の品質について誤認を生ずるおそれがあることは，上記１(2)に判示したとおりである。このことは，原告の指摘する登録例の存在によって左右されるものではない。したがって，原告の主張には理由がない。
(4)したがって，審決に原告主張の誤りはなく，取消事由２は理由がない。
４取消事由３について
原告は，取消事由３として，審決が，本願商標のような歌手名等が現実に自他商品の識別標識として機能している事実を看過したことは，認定の誤りである旨主張する。
本件商品の取引においては，販売元・発売元であるレコード会社・音楽レーベルの名称・ロゴを目印として商品が選択されるより，歌手名・音楽グループ名それ自体を目印として商品が選択されることが一般的であると認められ，このことは当事者間にも争いがない。これは，前記１(2)のとおり，本件商品の性質上，その取引者・需要者が，当該商品に係る収録曲を歌唱・演奏する者又は映像に出演し歌唱・演奏する者に最も注目し，これを当該商品の品質（内容）と認識するためであると認められる。取引される商品によっては，人の名称やグループ名が当該商品に表示された場合に出所表示機能を有することは否定できないが，本件商品については，商品に表示された人の名称やグループ名を，取引者・需要者が商品の品質（内容）とまず認識するものといわなければならない。そして，表示された人の名称やグループ名が，著名な歌手名・音楽グループ名である場合には，取引者・需要者は，これを商品の品質（内容）とのみ認識し，それとは別に，当該商品の出所を表示したものと理解することは通常困難であると認められる。
したがって，審決に原告主張の誤りはなく，取消事由３は理由がない。
第６結論
以上によれば，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。よって，原告の請求を棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
清      水              節
裁判官
池      下              朗
裁判官
新      谷      貴      昭


平成３０年７月１９日判決言渡
平成３０年（行ケ）第１００２９号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成３０年６月７日
判           決
原              告    レース   クイー   ン・イ   ンク同訴訟代理人弁護士    原    田      學      植
被              告    Ｙ
同訴訟代理人弁理士    是    枝      洋      介
楠    屋      宏      行
主        文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が無効２０１７－８９００１４号事件について平成２９年１０月２５日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，商標登録の無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり，争点は商標法４条１項１０号の事由の有無である。
１特許庁における手続の経緯等（後掲証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実）
(1)被告は，次の商標（以下「本件商標」という。）の商標権者である（甲１，２）。
登録番号   第５８５１０３５号
登録出願日平成２５年１月２５日
設定登録日平成２８年５月２０日
登録商標   ２ちゃんねる（標準文字）
商品および役務の区分
第３８類電子掲示板による通信及びこれに関する情報の提供，インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信
及びこれに関する情報の提供
第４２類インターネット又は移動体通信端末による通信を利用した電子掲示板用のサーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供，インターネット又は移動体通信端末による通信を利用した電子掲示板へのアクセスのためのコンピュータープ
ログラムの提供及びこれに関する情報の提供
(2)原告は，本件商標の無効審判請求をし，特許庁は，これを無効２０１７－８９００１４号事件として審理した。
(3)特許庁は，平成２９年１０月２５日，審判請求は成り立たない旨の審決（以下「本件審決」という。）をし，出訴期間として９０日を附加した。その謄本は，同年１１月２日，原告に送達された。
(4)原告は，平成３０年２月２６日，本件審決の取り消しを求めて本件訴訟を提起した。
２本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は別紙審決書（写し）記載のとおりであり，要するに，本件商標の商標登録は商標法３条１項４号及び同法４条１項１０号に反するものではないから，同法４６条１項によって商標登録を無効とすることはできないというものである。
第３原告主張の取消事由（商標法４条１項１０号の適用の誤り）１「２ちゃんねる」という文字からなる引用商標（以下「本件引用商標」という。）は，本件商標の登録出願時において，「他人」であるパケットモンスター社の事業である電子掲示板「２ちゃんねる」（ドメイン名は2ch.net）（以下「本件電子掲示板」という。）の提供に係る役務を表示するものとして需要者の間で周知であった。
２需要者の認識を基準にすれば，本件引用商標について，平成２１年１月時点までに本件電子掲示板における使用によって獲得された業務上の信用は一義的には被告に帰属していたといえる。その後，本件電子掲示板運営事業は，被告からパケットモンスター社に譲渡された。
(1)本件電子掲示板運営事業の譲渡
ア被告は，平成２１年１月２日までに，パケットモンスター社に対し，本件電子掲示板運営事業を譲渡した（以下「本件事業譲渡」という。）。そのことは次の点からもいうことができる。
(ｱ)平成２１年１月２日までに本件電子掲示板のドメイン名「2ch.net」（以下「本件ドメイン名」という。）のWhois情報の登録者（Registrant）がシンガポール法人であるパケットモンスター社に変更された。被告はパケットモンスター社の代表者でも株主でもないから，上記登録者の変更は被告がパケットモンスター社に本件ドメイン名を譲渡したことを示すものである。そして，電子掲示板運営事業の性質上，ドメイン名を譲渡するということは電子掲示板運営事業を譲渡したことを意味する。(ｲ)被告は，その書籍やブログにおいて，平成２１年１月に２ちゃんねるを譲渡した旨述べた。また，その時期以降の読売新聞等の新聞記事において被告のことを本件電子掲示板の「元管理人」と表記していた。
(ｳ)平成２１年１月以降，本件電子掲示板にはパケットモンスター社が運営管理している旨の表示がされていた。
イパケットモンスター社は，被告が本件商標の登録出願をした後，原告に対し，本件電子掲示板運営事業を譲渡した。
(2)仮に，被告からパケットモンスター社に対する全面的な事業譲渡又は承継がされていなかったとしても，本件引用商標に関する周知，著名性を生じさせるような重要な業務が承継されれば本件電子掲示板に関連する周知，著名商標から生じる権限も移転する。パケットモンスター社が本件電子掲示板の運営管理を承継したことは明らかであるから，本件電子掲示板に関連する周知，著名商標から生じる権限を含めて事業譲渡又は承継がされたものといえる。
３本件引用商標の周知性の獲得について
(1)上記２(1)ア(ｲ)のとおりの被告の書籍及びブログの記載並びに新聞記事に接した需要者は，本件引用商標はパケットモンスター社の事業に係る役務を表示するものと理解するはずである。被告の書籍は平成２１年に出版された後現在まで販売されているロングセラーであるし，上記新聞の購読者数は非常に多い。
(2)上記２(1)ア(ｳ)のとおりの本件電子掲示板上の表示を目にした需要者は，本件引用商標はパケットモンスター社の事業に係る役務を表示するものと理解するはずである。本件電子掲示板は非常に多くのページビューがある。(3)以上によれば，本件商標の登録出願時までの間に，本件引用商標はパケットモンスター社の事業に係る役務を表示するものとして周知性を獲得したものといえる。
４本件引用商標と本件商標は同一又は類似であり，本件商標の「商品および役務の区分」は電子掲示板の提供に係る役務と同一又は類似である。したがって，本件商標の商標登録は商標法４条１項１０号に該当し，これを否定した審決の判断は誤りである。
第４被告の反論
１本件電子掲示板運営事業の譲渡について
(1)被告は，パケットモンスター社に対し，本件電子掲示板運営事業を譲渡したことはない。


ア悪用防止等の目的で，Whois情報にドメイン名の権利者とは異なる者（例えば，ドメイン名の権利者にホスティングサービスを提供する会社）の名称・連絡先等を掲載することが広く行われており，ドメイン名の登録者は，ドメイン名の権利者やドメイン名を利用する事業の主体でないことも多い。被告は本件ドメイン名を譲渡したことはない。
イ被告は２ちゃんねるを譲渡した旨の発言をしている一方，平成２１年１月以降も本件電子掲示板の書き込みの削除を行い，本件電子掲示板を運営管理していた。
ウパケットモンスター社の設立時の株主は被告であり，本件電子掲示板にパケットモンスター社の名称が記載されていることは，パケットモンスター社が本件電子掲示板運営事業の譲渡を受けたことを示すものではない。エ原告は，平成２６年３月５日頃から本件引用商標を使用して本件電子掲示板を運営管理しているが，これは，原告が，必要なＩＤ及びパスワードを被告の承諾なく取得して不正に使用し，被告がサーバにアクセスできないようにしたことによる。
(2)被告は，本件電子掲示板に関連する周知，著名商標から生じる権限を譲渡したことはない。
２本件引用商標の周知性の獲得について
本件引用商標は被告の業務に係る役務である本件電子掲示板サービスを示すものとして周知ないし著名となったが，上記１のとおり，被告は本件電子掲示板運営事業も，本件電子掲示板に関連する周知，著名商標から生じる権限も譲渡していない。また，被告は平成１１年頃に本件電子掲示板を開設して以来本件引用商標を使用しており，被告が本件引用商標を使用していた期間はパケットモンスター社が事業主体になったと主張されている期間と比べて長期間であるし，被告とパケットモンスター社の知名度には大きな差がある。本件引用商標がパケットモンスター社の事業に係る役務を表示するものとして周知性を獲得したとはいえない。
第５当裁判所の判断
１後掲各証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば，次の事実を認めることができる。(1)本件電子掲示板は平成１１年に開設され，程なく匿名の巨大電子掲示板として著名になった。被告は，開設当時から本件電子掲示板の運営に関与し，本件電子掲示板の管理人としてマスコミ等にも取り上げられたことから，平成２１年１月までの間に，本件電子掲示板の名称である本件引用商標は，被告による本件電子掲示板に係る事業を示すものとして周知性を獲得した。（甲４，５，乙２，７，８，９）
(2)平成１２年から平成２１年までの本件ドメイン名に係るWhois情報は次のとおりであった。（甲７，２１）
ア平成１２年１２月３０日時点の登録者（Registrant）は2ch（東京都北区），運営面に関する連絡先（AdministrativeContact）はAccess，Tokyo（東京都北区），技術面に関する連絡先（TechnicalContact）はＡ（アメリカワシントン州，ＮＴテクノロジー社）であった。
イ平成１７年５月１０日時点の登録者は2ch（東京都北区），運営面に関する連絡先及び技術面に関する連絡先はＡ（アメリカワシントン州のＮＴテクノロジー社）であった。
ウ平成１８年２月６日時点の登録者は，ＮＴテクノロジー社（アメリカネバダ州），運営面に関する連絡先はＡ（アメリカネバダ州），技術面に関する連絡先はＡ（アメリカワシントン州），登録サービス提供者（RegistrationServiceProvider）はＮＴテクノロジー社であった。エ   平成１   ８年４   月３日   時点及   び平成   ２１年   １月１   日時点   の登録   者はMonstersInc（東京都新宿区），運営面に関する連絡先は被告（東京都新宿区），技術面に関する連絡先はＡ（アメリカワシントン州），登録サービス提供者はＮＴテクノロジー社であった。
オ平成２１年１月２日時点の登録者はPacket   MonsterInc.Pte.Ltd，（シンガポール），運営面に関する連絡先はＢ（シンガポール），技術面に関する連絡先はＡ（アメリカワシントン州），登録サービス提供者はＮＴテクノロジー社であった。
(3)被告は，平成２１年１月２日付けの被告のブログ「Ｙ日記」（以下「本件ブログ」という。）において，「そんなわけで，去年は何度も海外出張して２ｃｈ譲渡の打ち合わせをしてたりもしてたんですが，ようやく譲渡完了しました」と記載した。（甲１０）
(4)被告は，被告の著書である「僕が２ちゃんねるを捨てた理由」（平成２１年６月１日初版発行。発行所株式会社扶桑社。以下「本件書籍」という。）において，「最近の僕はといえば，２ちゃんねるを譲渡して管理人を外れ，その企業から何か相談をされたときにアドバイスをする『２ちゃんねるアドバイザー』，もしくは単なる１ユーザーだったりします」，「僕は２００９年，２ちゃんねるをシンガポールのパケットモンスター社に譲渡しました。」，「もともと『2ch.Net』というドメインは，アメリカのベリーズにあるモンスターズ社が所有していて，営業を僕が行っているという状態でした。」と記載した。（甲８）
(5)本件電子掲示板の過去のウェブサイトには次の記載がある。平成２１年１月４日当時の本件電子掲示板の「使い方＆注意」の「２ちゃんねるって？」のページに，（問い）「２ちゃんねるって誰がやってるの？」の次に英文で「2ch.netismanaged   andoperatedby   PACKETMONSTERINC.」と記載されている。（甲１１の１）
(6)パケットモンスター社は平成２０年１０月１３日に設立されたシンガポール法人である。同日時点の会社情報（乙１９）によれば全株式の株主は被告であるが，平成２５年８月１８日時点の会社情報（甲１４）によれば役員及び株主は被告ではない。
(7)新聞紙面及びネットニュースには次の記事が掲載されている（以下，併せて「本件記事」という。）。
ア平成２４年１２月２１日のスポーツ報知のネットニュースには，被告が本件電子掲示板上の違法薬物に関する書き込みを放置したとして，麻薬特例法違反（あおり，唆し）のほう助の被疑事実により書類送検された旨の記事が掲載されている。（乙２２）
イ平成２５年３月１９日及び２０日付け日本経済新聞（ネットニュース及び新聞紙面）には，上記アの麻薬取締法違反被疑事件について，本件電子掲示板上の書き込みの削除措置がとられたことなどから，「元管理人」（被告）が不起訴処分になった旨の記事が掲載されている（甲２６，乙２１）
ウ平成２５年８月２４日付け読売新聞には，「「２ちゃん譲渡」後３億５０００万円Ｙ元管理人掲示板広告料受け取り」との見出しで，被告が本件電子掲示板を運営管理する権利を譲渡したと公表した後もパケットモンスター社を通じて本件電子掲示板の広告料から３億５０００万円を受け取っていたとして，東京国税局から指摘を受けた旨の記事が掲載されている。
（甲１５）


２原告は，需要者を基準にする限り，平成２１年１月までに本件電子掲示板に係る本件引用商標の使用により獲得された業務上の信用が一義的には被告に帰属していたことは争わないとした上で，本件電子掲示板運営事業は，本件事業譲渡によりパケットモンスター社に承継された旨主張する。(1)そこで，まず，本件事業譲渡の有無について検討する。ア電子掲示板に係る事業は，電子掲示板の名称等の商標のほか，ドメイン名を使用する権利，電子掲示板に表示される広告に関する契約及びインターネットサービス提供に関する契約を含む複数の財産を用いて行われているものであるから，電子掲示板に係る事業を譲渡するに当たっては，これらの複数の財産を移転し，その対価を支払うことを内容とする合意をするのが通常であるところ，本件事業譲渡の合意の具体的な内容は明らかではない。
そして，事業譲渡をするに当たっては，移転の対象となる具体的な財産を特定し，事業譲渡の対価を定めるほか，対価の履行期及び履行方法，譲渡の対象となる財産の移転方法（第三者の承諾等を要する場合にはその手続の履行期及び履行方法等）を定めるのが通常であり，移転の対象となる財産の内容によっては事業譲渡の基準日時点での債権債務の処理について定める場合も考えられる。さらに，本件事業譲渡のように，当事者の一方が法人である場合には，なおさら慎重な手続がとられるのが一般であるし，本件事業譲渡は渉外法律関係を含むから準拠法の問題を生じ得ることからしても，口頭のみで契約を行うことは考えにくい。以上に照らせば，本件事業譲渡につき契約書等の書面を作成せずに契約を締結するとはにわかに考え難いというべきところ，本件事業譲渡に係る契約書等の処分証書の提出はない。
イまた，本件記事において，①    平成２４年１２月に，被告が本件電子掲示板上の違法薬物に関する書き込みを放置したとして検察庁に送致された旨，②平成２５年３月に，本件電子掲示板上の違法薬物に関する書き込みの削除措置がとられたために被告が不起訴処分となった旨，③同年８月に，被告が本件電子掲示板に係る高額の広告収入をパケットモンスター社から受領したとして東京国税局から指摘を受けた旨が記載されており（上記１(7)），これによれば，被告は，平成２１年１月以降も本件電子掲示板の運営を含む本件電子掲示板に係る事業に実質的に関与していたことがうかがわれる。
ウ以上のとおり，本件事業譲渡の合意の具体的な内容が明らかでないこと，本件事業譲渡に係る契約書がないのはそれ自体不自然であること，本件事業譲渡がされたという時期以降も被告が本件電子掲示板に係る事業に実質的に関与していたことがうかがわれることに照らせば，本件事業譲渡がされた事実を認めることはできない。
エ原告の主張について
(ｱ)原告は，平成２１年１月２日に本件ドメイン名のWhois情報上の登録者がパケットモンスター社に変更されたことは，本件ドメイン名を使用する権利が移転したことを意味し，これは本件事業譲渡を裏付けると主張する。
しかし，上記１(2)のとおり平成１２年から平成２１年までの間に本件ドメイン名のWhois情報上の登録者は何度も変更されているところ，これらの登録者の変更が本件ドメイン名を使用する権利の実体上の移転を伴うものであるかどうかは明らかではない（むしろ，登録者の変更が事業譲渡を反映しているのだとすると，上記１(2)アないしオによれば，平成１２年から平成２１年の間に本件事業譲渡を含む３回の事業譲渡が行われたことになるが，本件事業譲渡に対応する平成２１年１月の登録者変更以外の登録者変更に関しては，それが事業譲渡に伴うものであったことをうかがわせる証拠は全く存しないのであって，このことは，登録者の変更が，必ずしも事業譲渡に伴うものではないことをうかがわせる事情であるといえる。）。また，パケットモンスター社の設立時（平成２０年１０月１３日）の株主は被告であるから（上記１(6)），パケットモンスター社は被告と関連を有する会社であったものとうかがわれる。以上によれば，本件ドメイン名のWhois情報上の登録者がパケットモンスター社に変更されたことをもって，本件ドメイン名を使用する権利の移転やこれを伴う本件事業譲渡を直ちに裏付けるものとみることはできない。なお，平成２５年８月１８日時点のパケットモンスター社の役員及び株主が被告でないこと（上記１(6)）は，この判断を左右するものではない。(ｲ)次に，原告は，本件ブログ及び本件書籍並びに本件記事における記載は，本件事業譲渡を裏付けると主張する。
しかし，本件書籍及び本件ブログの「２ちゃんねる（ないし２ｃｈ）を譲渡」との記載自体からはこれが法律上の事業譲渡を意味するのかが不明であるし，本件書籍にはこの「譲渡」の後も被告が「２ちゃんねるアドバイザー」であった旨の記載もある。また，本件記事には，被告を「元管理人」と称し，被告が「本件電子掲示板を運営管理する権利を譲渡したと公表した」とする部分があるが，その一方で，被告が平成２１年１月以降も本件電子掲示板の運営に深く関与していることを示唆する内容も含まれており，本件記事を事業譲渡を裏付ける証拠と断定することはできない。
以上によれば，本件ブログ及び本件書籍並びに本件記事における記載から，本件事業譲渡がされた事実を認めることはできない。(ｳ)さらに，原告は，本件電子掲示板上にパケットモンスター社の記載があることは本件事業譲渡を裏付けると主張するが，本件電子掲示板をパケットモンスター社が運営管理している旨の記載（上記１(5)）からは，パケットモンスター社が事業主体であるのか，事業主体から電子掲示板の運営管理の委託を受けているのかが明らかではなく，本件事業譲渡を裏付けるものとはいえない。
(2)原告は，仮に全面的な事業譲渡又は承継がされていなかったとしても，パケットモンスター社が本件電子掲示板の運営管理を行っていたことからすれば，本件電子掲示板に関連した周知，著名商標から生じる権限を含めた事業譲渡又は承継がされたといえると主張する。しかし，パケットモンスター社が本件電子掲示板の運営管理を行っていたとしても，同社が事業主体であるかどうかが明らかでないのは上記(1)エ(ｳ)のとおりである。また，本件全証拠によっても，被告がパケットモンスター社に対し，本件電子掲示板に関連する周知，著名商標から生じる権限を譲渡した事実を認めることはできない。
３上記２のとおり，本件事業譲渡の事実は認められず，被告がパケットモンスター社に本件電子掲示板に関連する周知，著名商標から生じる権限等の権利を譲渡した事実も認められない。


平成２６年１１月２６日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２５年（ワ）第２４２１号特許権侵害損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成２６年８月２５日
判                  決
東京都大田区＜以下略＞
原告     株式会   社ＤＡ   Ｐリア   ライズ
東京都新宿区＜以下略＞
被告       ＫＤＤ   Ｉ株式   会社
（以下「被告ＫＤＤＩ」という。）
東京都港区＜以下略＞
被               告ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社
（以下「被告ソニーモバイル」といい，被告Ｋ
ＤＤＩと併せて「被告ＫＤＤＩら」という。）
被告ＫＤＤＩら訴訟代理人弁護士    熊倉禎   男同                            富岡英   次同                            渡辺   光
同補佐   人弁理   士    山崎貴   明
同                 工藤嘉   晃
東京都千代田区＜以下略＞
被              告      株式会社ＮＴ   Ｔドコモ（以下「被告ドコモ」という。）
同訴訟代   理人弁   護士     大野聖   二同                            小林英   了同訴訟   代理人   弁理士      鈴木   守
主                  文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
１被告ソニーモバイルは，原告に対し，２９００万円及びこれに対する平成２５年２月７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２被告ドコモは，原告に対し，８００万円及びこれに対する平成２５年２月７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。３被告ＫＤＤＩは，原告に対し，３００万円及びこれに対する平成２５年２月７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１本件は，名称を「タッチパネル手段を備える携帯情報処理装置及び該携帯情報処理装置用プログラム」とする発明についての特許（特許第５０４４７３１号。以下「本件特許」といい，その特許権を「本件特許権」という。）を有する原告が，被告らに対し，被告らが製造・販売する別紙物件目録記載の製品（以下，「イ号製品」ないし「ヘ号製品」といい，これらを併せて「被告製品」という。）が本件特許の特許請求の範囲（登録時のもの）の請求項１に係る発明（以下「本件発明１」という。）及び請求項３に係る発明（以下「本   件発明   ３」と   いい，   これと   本件発   明１を   併せて   「本件   発明」   という。）の技術的範囲に属すると主張して（なお，原告は，平成２６年４月７日の第６回弁論準備手続期日において，請求項２に係る発明についての特許に基づく請求を取り下げ，被告らは，これに同意した。），特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償（民法７０９条，特許法１０２条３項）の一部請求として，被告ソニーモバイルに対し２９００万円，被告ドコモに対し８００万円，被告ＫＤＤＩに対し３００万円及びそれぞれに対する各訴状送達の日の翌日である平成２５年２月７日から支払済みまで民法所定年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
２前提となる事実（当事者間に争いがない事実以外は，当事者の一部との間で争いがない事実を含め，末尾に証拠等を掲記する。）
(1)当事者
ア原告は，各種情報処理・通信システムの開発などを業とする株式会社である（弁論の全趣旨）。
イ被告ソニーモバイル（平成２４年３月８日，旧商号「ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社」から現商号「ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社」に商号変更）は，情報通信機器メーカーであり，スマートフォンをはじめとする携帯情報通信装置の企画・製造・販売を行う株式会社である（弁論の全趣旨，記録上裁判所に顕著な事実）。
ウ被告ＫＤＤＩ及び被告ドコモ（平成２５年１０月１日，旧商号「株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ」から現商号「株式会社ＮＴＴドコモ」に商号変更）は，それぞれ，電気通信事業者であり，スマートフォンをはじめとする携帯情報通信装置の企画・販売及び携帯情報通信装置に対するサービスの提供を行う株式会社である（弁論の全趣旨，記録上裁判所に顕著な事実）。
(2)本件特許権
原告は，次の内容の特許権（本件特許権）を保有しており，本件特許の特許請求の範囲（登録時）の各記載は，別紙特許公報の【特許請求の範囲】のとおりである（甲１，２）。
特許番号     特許第５０４４７３１号
発明の名称    タッチパネル手段を備える携帯情報処理装置及び該携
帯情報処理装置用プログラム
出願日     平成２３年４月１８日
優先日     平成２２年４月１９日（優先権主張番号：特願２０１０－０９５９１０，優先権主張国：日本国）
登録    日      平成２４年７月２７日
(3)本件発明１
本件発明１を構成要件に分説すると次のとおりである（小括弧内の記載を含め，特許請求の範囲の記載のとおりとした〔後記の訂正発明１でも同様。〕。以下，分説に係る各構成を符号に対応して「構成要件Ａ」などという〔後記の本件発明３，訂正発明１，３でも同様。〕。なお，構成要件Ｅ０ないしＥ３を併せて「構成要件Ｅ」という。）。
Ａ：後記信号処理制御手段から受信したデジタル表示信号に基づいて画像を画面表示する表示機能と，画面表面への接触，押圧，入射光の遮蔽等のマニュアル操作を検知し，「該マニュアル操作に対応した信号」（以下，「マニュアル操作信号」と略記する）を生成して，後記信号処理制御手段
に送信する入力機能とを有するタッチパネル手段と；
Ｂ：後記信号処理制御手段を動作させるプログラムを格納する記憶手段と；Ｃ：前記タッチパネル手段から受信したマニュアル操作信号と前記記憶手段に格納されたプログラムに基づいてデジタル表示信号を生成して，前記タッチパネル手段及び／又は後記外部出力インターフェース手段に送信す
る信号処理制御手段と；
Ｄ：ディスプレイ手段を備えるか又はディスプレイ手段を接続する外部装置が接続され，該外部装置に対して，前記信号処理制御手段から受信したデジタル表示信号に基づき，ＴＭＤＳ，デジタルＲＧＢ，ＬＶＤＳ，ＬＤＩ，ＧＶＩＦ，ＵＳＢ，DisplayPort，WirelessＨＤ，ＷＨＤＩ，ＷｉＧｉｇのうちのいずれかの伝送方式で伝送されるデジタル外部表示信号を送信す


る外部出力インターフェース手段と；を備えた上で，
Ｅ０：前記信号処理制御手段は，
Ｅ１：前記タッチパネル手段から受信したマニュアル操作信号を処理して，前記タッチパネル手段の「単独使用用の画面イメージ」のデジタル表示信号を生成し，該デジタル表示信号を前記タッチパネル手段に送信する制御
モード１と；
Ｅ２：前記タッチパネル手段から受信したマニュアル操作信号を処理して，前記タッチパネル手段の「単独使用用とは別種の画面イメージ」のデジタル表示信号と，前記外部装置に備えられるか又は前記外部装置に接続されるディスプレイ手段（以下，「外部ディスプレイ手段」と略記する）の画面イメージのデジタル表示信号とを生成し，前者を前記タッチパネル手段に送信し，後者を前記外部出力インターフェース手段に送信する制御モー
ド２と；
Ｅ３：を選択的に実現する，ことを特徴とする
Ｆ：携帯情報処理装置。
(4)本件発明３
本件発明３を構成要件に分説すると次のとおりである。Ｉ：「前記外部装置が，前記外部ディスプレイ手段が動作可能な状態で，前記外部出力インターフェース手段に接続していること」を検知して，前記信号処理制御手段に信号を送信する接続検知手段を備えた上で，Ｊ：前記信号処理制御手段は，前記接続検知手段から「前記外部装置が，前記外部   ディス   プレイ   手段が   動作可   能な状   態で，   前記外   部出力   インタ   ーフェース手段に接続している」旨の信号を受信した場合に，自動的に，又は，前記タッチパネル手段からマニュアル操作信号を受信した上で，制御
モード２を選択する，ことを特徴とする，
Ｋ：請求項１又は２に記載の携帯情報処理装置。
(5)本件無効審判及び訂正請求
被告らは，本件特許の請求項１ないし８に係る発明についての特許を無効とすることについて，平成２５年７月１０日付けで特許無効審判を請求した（乙Ａ   ７。無   効２０   １３－   ８００   １２１   。以下「本件無効審判」という。）。
原告は，本件無効審判において，平成２５年１０月１日付けで，本件特許の明細書及び特許請求の範囲を一群の請求項ごとに訂正することを請求した（甲１９，乙Ａ１９，２０。以下「第１次訂正請求」という。）が，その後，平成２６年４月３日付けで，改めて，本件特許の明細書及び特許請求の範囲を一   群の請   求項ご   とに訂正   することを請求し（甲   ２４，   ２５。   以下「第２次訂正請求」という。），これに伴い，第１次訂正請求は，取り下げられたものとみなされた（特許法１３４条の２第６項）。
(6)訂正発明
第２次訂正   請求に   係る訂   正後の   請求項   １に係る発明   （以下   「訂正   発明１」という。）を構成要件に分説すると，次のとおりである（下線部が訂正箇所である。なお，構成要件Ｅ０，Ｅ１，Ｅ２’ａ，Ｅ２’’ｂ，Ｅ３を併せて「構成要件Ｅ’’」という。）。なお，同訂正後の請求項３は，同訂正後の請求項１を引用しているが，請求項３の文言それ自体に変更はない（以下，同訂正後の請求項３に係る発明を「訂正発明３」といい，これと訂正発明１を併せて「訂正発明」という。）。
Ａ：後記信号処理制御手段から受信したデジタル表示信号に基づいて画像を画面表示する表示機能と，画面表面への接触，押圧，入射光の遮蔽等のマニュアル操作を検知し，「該マニュアル操作に対応した信号」（以下，「マニュアル操作信号」と略記する）を生成して，後記信号処理制御手段
に送信する入力機能とを有するタッチパネル手段と；
Ｂ：後記信号処理制御手段を動作させるプログラムを格納する記憶手段と；Ｃ：前記タッチパネル手段から受信したマニュアル操作信号と前記記憶手段に格納されたプログラムに基づいてデジタル表示信号を生成して，前記タッチパネル手段及び／又は後記外部出力インターフェース手段に送信す
る信号処理制御手段と；
Ｄ：ディスプレイ手段を備えるか又はディスプレイ手段を接続する外部装置が接続され，該外部装置に対して，前記信号処理制御手段から受信したデジタル表示信号に基づき，ＴＭＤＳ，デジタルＲＧＢ，ＬＶＤＳ，ＬＤＩ，ＧＶＩＦ，ＵＳＢ，DisplayPort，WirelessＨＤ，ＷＨＤＩ，ＷｉＧｉｇのうちのいずれかの伝送方式で伝送されるデジタル外部表示信号を送信す
る外部出力インターフェース手段と；を備えた上で，
Ｖ’：前記記憶手段は，前記信号処理制御手段を動作させて「『撮像手段が取得した画像をスルー表示して得られる動画』，『保存された動画データ』を再生して得られる動画』及び『受信した動画信号を復号して得られる動画』のいずれにも該当しない動画」（以下，「生成動画」と略記する）を含む画面イメージ（以下，「生成動画を含む画面イメージ」を「生成動画画面イメージ」と略記する）のデジタル表示信号を生成させるプログラム（以下，「動画画面イメージ生成プログラム」と略記する）を格納
し，
Ｅ０：前記信号処理制御手段は，
Ｅ１：前記タッチパネル手段から受信したマニュアル操作信号を処理して，前記タッチパネル手段の「単独使用用の画面イメージ」のデジタル表示信号を生成し，該デジタル表示信号を前記タッチパネル手段に送信する制御
モード１と；
Ｅ２’ａ：前記タッチパネル手段から受信したマニュアル操作信号を処理して，前記タッチパネル手段の「単独使用用とは別種の画面イメージ」のデジタル表示信号を生成し，該デジタル表示信号を前記タッチパネル手段に
送信するとともに，
Ｅ２’’ｂ：前記タッチパネル手段から受信したマニュアル操作信号を前記動画画面イメージ生成プログラムに基づいて処理して，前記外部装置に備えられるか又は前記外部装置に接続されるディスプレイ手段（以下，「外部ディスプレイ手段」と略記する）の生成動画画面イメージのデジタル表示信号（以下，「外部デジタル生成動画画面イメージ信号」と略記する）を生成し，該外部デジタル生成動画画面イメージ信号を前記外部出力イン
ターフェース手段に送信する制御モード２と；
Ｅ３：を選択的に実現する，ことを特徴とする
Ｆ：携帯情報処理装置。
(7)被告らの行為
ア被告ソニーモバイルは，被告製品を業として製造，販売している（イ号製品ないしニ号製品については争いがない。ホ号製品，ヘ号製品については甲１４，１５，弁論の全趣旨）。
イ号製品ないしヘ号製品は，本件発明の構成要件ＡないしＤ，Ｆ，Ｉ，Ｊを充足する。


イ被告ドコモは，イ号製品ないしニ号製品を業として販売している。ウ被告ＫＤＤＩは，ホ号製品及びヘ号製品を業として販売している（甲１４，１５，弁論の全趣旨）。
３争点
(1)被告製品の構成要件Ｅ充足性及び構成要件Ｋ充足性（争点１）(2)本件発明１の新規性，進歩性の有無（争点２）(3)本件発明３の新規性，進歩性の有無（争点３）(4)第２次訂正請求についての訂正要件違反の有無（争点４）(5)訂正発明についての記載要件違反の有無（争点５）(6)訂正発明の新規性，進歩性の有無（争点６）(7)被告製品の構成要件Ｖ’充足性及び構成要件Ｅ’’充足性（争点７）
(8)損害（争点８）
第３争点に関する当事者の主張
１争点１（被告製品の構成要件Ｅ充足性及び構成要件Ｋ充足性）について
（原告の主張）
(1)イ号製品の構成要件Ｅ充足性について
アイ号製品の構成
イ号製品はスマートフォンであって，以下の構成要素を備えている。
（イ－ｅ）イ号製品のモバイルプロセッサは，
（イ－ｅ３）標準のホーム画面アプリとTV   launcherとを選択的に実行す
ることができ，
（イ－ｅ１）「標準のホーム画面アプリが実行されている状態」においては，「イ号製品が単独で使用されることを想定して設計された前記タッチパネルの画面イメージ」のデジタル表示信号を生成して，該デジタル表示
信号を前記タッチパネルに送信し，
（イ－ｅ２’’）「TV   launcherが実行されている状態」においては，前記タッチパネルから受信したマニュアル操作信号を処理して，「イ号製品が前記ＨＤＭＩ端子にテレビが接続されて使用されることを想定して設計された前記タッチパネルの画面イメージ」のデジタル表示信号を生成し，該デジタル表示信号を前記タッチパネルに送信するとともに，前記タッチパネルから受信したマニュアル操作信号をTVlauncherに基づいて処理して，前記ＨＤＭＩ端子に接続されるテレビの画面に表示される動画画面イメージのデジタル表示信号を生成し，該外部デジタル動画画面イメージ信号を前記ＨＤＭＩ用ＩＣに送信する。
イイ号製品の構成要件Ｅ１充足性
構成要件Ｄにおいて，外部出力インターフェース手段に「ディスプレイ手段を備えるか又はディスプレイ手段を接続する外部装置」が接続されることが特定されていることを考慮すれば，構成要件Ｅ１における「単独使用」という用語が「携帯情報処理装置を外部出力インターフェース手段に外部装置を接続しないで使用すること」を意味することは，一義的に明確である。さらに，一般に，「Ａ用のＢ」という語句は「Ａのために使用するＢ」を意味するから，構成要件Ｅ１における「タッチパネル手段の「単独使用用の画面イメージ」」という語句は，「携帯情報処理装置を外部出力インターフェース手段に外部装置を接続しないで使用するために，タッチパネル手段に表示される画面イメージ」を意味することは一義的に明確に理解される。
そして，「標準のホーム画面アプリが実行されている状態」においては，タッチパネルには「イ号製品をＨＤＭＩ端子にテレビを接続しないで使用するための画面イメージ」が表示されるが，これは「携帯情報処理装置を外部出力インターフェース手段に外部装置を接続しないで使用するために，タッチパネル手段に表示される画面イメージ」に該当するから，「標準のホーム画面アプリが実行されている状態」は構成要件Ｅ１の「制御モード１」に該当する。
ウイ号製品の構成要件Ｅ２充足性
構成要件Ｅ２における「タッチパネル手段の「単独使用用とは別種の画面イメージ」」という語句は，構成要件Ｅ１において，制御モード１では「タッチパネル手段の「単独使用用の画面イメージ」」のデジタル表示信号が生成されると特定されており，また，上記の通り，「タッチパネル手段の「単独使用用の画面イメージ」」という語句が「携帯情報処理装置を外部出力インターフェース手段に外部装置を接続しないで使用するために，タッチパネル手段に表示される画面イメージ」を意味することから，以下の二重の意義を有するものと解釈される。
①制御モード１においてタッチパネル手段に表示される画面イメージとは
別種である画面イメージ
②タッチパネル手段の「単独使用用」ではない画面イメージ，すなわち，携帯情報処理装置を外部出力インターフェース手段に外部装置を接続して使用するために，タッチパネル手段に表示される画面イメージそして，「TVlauncherが実行されている状態」においては，タッチパネルには「イ号製品をＨＤＭＩ端子にテレビを接続して使用するための画面イメージ」が表示され（上記②に該当），この画面イメージは，制御モード１における「タッチパネル手段の「単独使用用の画面イメージ」」（＝「標準のホーム画面アプリが実行されている状態」においてタッチパネルに表示される画面イメージ）とは別種であるから，「制御モード１においてタッチパネル手段に表示される画面イメージとは別種である画面イメージ」に該当する（上記①に該当）。
したがって，「TVlauncherが実行されている状態」は構成要件Ｅ２の「制御モード２」に該当する。
エイ号製品の構成要件Ｅ３充足性
上記のとおり，「標準のホーム画面アプリが実行されている状態」は「制御   モード   １」に   該当し   ，「TV   launcherが実行   されて   いる状   態」は「制御   モード   ２」に   該当す   るから   ，「標   準のホ   ーム画   面アプ   リとTVlauncherとを選択的に実行する」ことは，「制御モード１と制御モード２とを選択的に実現する」ことに該当する。
オ以上から，イ号製品は，本件発明１の構成要件Ｅを充足するところ，同製品が構成要件ＡないしＤ及びＦを充足することは前記前提となる事実(7)アのとおりであるから，同製品は，本件発明１の技術的範囲に属する。(2)ロ号製品ないしヘ号製品の構成要件Ｅ充足性についてロ号製品ないしヘ号製品は，いずれもスマートフォンであって，イ号製品と同様に前記(1)アの構成要素を備えているから，本件発明１の構成要件Ｅを充足するところ，ロ号製品ないしヘ号製品が構成要件ＡないしＤ及びＦを充足することは，前記前提となる事実(7)アのとおりであるから，ロ号製品ないしヘ号製品は，いずれも本件発明１の技術的範囲に属する。
(3)被告製品の構成要件Ｋ充足性について
以上のとおり，被告製品は，いずれも本件発明１の技術的範囲に属するから，本件発明３の構成要件Ｋ（請求項１を引用する部分）を充足するところ，被告製品がいずれも構成要件Ｉ及びＪを充足することは，前記前提となる事実(7)アのとおりであるから，被告製品は，いずれも本件発明３の技術的範囲に属する。
（被告らの主張）


(1)イ号製品の構成要件Ｅ充足性について
アイ号製品の構成について
イ号製品の構成（イ－ｅ）及び（イ－ｅ３）は認める。（イ－ｅ１）中，標準のホーム画面アプリの画面イメージが「単独で使用されることを想定して設計された」ことについては，単なる目的を述べたものにすぎず，構成要件充足性とは無関係であり，認否の必要性を認めない。その余については否認する。標準のホーム画面アプリの画面イメージは，タッチパネルにも外部ディスプレイにも表示される画面イメージであり，「タッチパネルの画面イメージのデジタル表示信号」を生成しない。（イ－ｅ２’’）中，TVlauncherの画面が「前記ＨＤＭＩ端子にテレビが接続されて使用されることを想定して設計された」ことについては，単なる目的を述べたものに過ぎず，構成要件充足性とは無関係であり，認否の必要性を認めない。その余については否認する。TVlauncher実行中は，タッチパネルから受信したマニュアル信号に基づいて，TVlauncherが画面イメ   ージの   デジタ   ル表示   信号を   生成す   る。し   かし，   TVlauncherがマニュアル操作信号を処理して生成するのは「動画像」のデジタル表示信号ではなく，さらに，生成される当該デジタル表示信号は１個であり（ただし，必要に応じて外部ディスプレイの画素数に合わせて画素数の変換は行われる。），これがタッチパネル及びＨＤＭＩ用ＩＣの双方に送信され，タッチパネル及びテレビ画面の双方に表示される。
イイ号製品の構成要件Ｅ１充足性について
(ｱ)「制御モード１」及び「制御モード２」は，ユーザの入力にかかるコンテンツ（画面に表示された内容自体がユーザにとっての興味，創作ないし鑑賞等の対象となるものであって，ユーザがデータを入力することにより，ユーザが作成，創作，変更等を行った結果として画面に表示される情報）の処理を目的とするソフトウェアにおける画面表示の制御に関するものであり，１つの表示されるべき対象を表示する際の制御モードであると解される。
(ｲ)これに対し，標準のホーム画面アプリは，登録されたプログラムをアイコンで表示し，各プログラムを簡単に選択し起動させるための管理用プログラムであり，TVlauncherと同種のランチャーである。両プログラムは，異なるプログラムであり，表示させる対象（コンテンツ）も異なる。したがって，これらが実行されている状態を，それぞれ「制御モード１」，「制御モード２」として構成要件Ｅの充足性を判断することは許されない。
(ｳ)標準のホーム画面アプリ及び   TVlauncherは，画面に表示された内容自体がユーザにとっての興味，創作ないし鑑賞等の対象となるものではないから，「ユーザの入力にかかるコンテンツの処理を目的とするソフトウェア」に当たらない。
(ｴ)原告は，標準のホーム画面アプリを実行することにより生成される画面イメージについて，「テレビを接続しないで使用するための」と表現し，目的にのみ基づいて構成要件とイ号製品の構成とを対比している。しかし，ソフトウェアの設計目的自体からは，画面イメージの構成は不明であって，かかる解釈は，発明がある目的を達成するための具体的な手段であるという大原則を忘れた議論，すなわち，画面を表示させるソフトウェアの設計目的が同じであれば，当該画面の構成如何に関わらず，構成要件を充足するというものであり，採用の余地はない。原告の主張は，画面イメージの対比を，その画面イメージを表示するためのソフトウェアの設計目的の対比にすり替えようと試みるものであり，失当である。
(ｵ)したがって，イ号製品は，構成要件Ｅ１を充足しない。
ウイ号製品の構成要件Ｅ２充足性について
(ｱ)制御モー   ド２における「単独使   用用とは別種の画面   イメージ」と
「外部ディスプレイ手段の画面イメージ」との関係
本件特許の特許請求の範囲及び明細書の記載によれば，本件発明の技術的意義は，携帯端末を単独で使用する場合には，狭いスペースに操作部と表示部とが同時に表示されるために効率良く操作入力ができなかったところ，外部接続されたディスプレイを表示用とし，携帯端末を操作入力用としてそれぞれ用いる（制御モード２を採用）ことにより，操作入力の利便性を向上したところにある。つまり，制御モード２は，携帯情報処理装置の表示部の役割を外部接続されたディスプレイに部分的に負担させて，携帯情報処理装置の表示部の役割を減少させることにより，携帯性に伴う不便を解消しようとするものである。この技術的意義に鑑みると   ，構成   要件Ｅ   ２の「   単独使   用用と   は別種   の画面   イメー   ジ」と「ディスプレイ手段の画面イメージ」とは，異なる画面イメージであることが当然の前提となっている。また，両者を合わせることで制御モード１の「単独使用用の画面イメージ」と同一内容となる。これに対し，TVlauncherは，一つの画面イメージを生成し，これをタッチパネル手段及び外部ディスプレイ手段に供給するのであって，タッチパネル手段及び外部ディスプレイ手段に表示されるのは同一の画面イメージである。また，これらの画面イメージを合わせたとしても，標準のホーム画面アプリの生成する画面イメージと同一の内容にはならない。
(ｲ)原告は，TV   launcherを実行することにより生成される画面イメージについて，「テレビを接続して使用するための」と表現し，目的にのみ基づいて構成要件とイ号製品の構成とを対比している。しかし，構成ではなく，ソフトウェアの設計目的を根拠に構成要件該当性を判断しており，不当といわざるを得ない。「単独使用用」に関しては，ソフトウェアの設計目的ではなく，画面に現れた具体的な構成に基づいて判断されるべきものである。
(ｳ)原告は，「別種」について，「タッチパネル手段の「単独使用用」ではない画面イメージ」との意義を有するほか，「制御モード１においてタッチパネル手段に表示される画面イメージとは別種である画面イメージ」の意義も有し，「二重」の意義を有すると主張する。しかし，「別種」が「二重」の意義を有すると解するのは，同一の特許請求の範囲において，１個の文言を２様の意義を持つものとして用いることになるが，このような解釈が許されないことは論を待たない。原告の解釈は，特許請求の範囲の記載の具体的な文言を無視し，恣意的に，「前記単独使用用の画面イメージとは表示形態において別種の画面イメージであって，単独使用を目的として設計されたソフトウェアとは別種の目的で設計されたソフトウェアの画面イメージ」と読み替えるものであり，許されない。
(ｴ)したがって，イ号製品は，構成要件Ｅ２を充足しない。(2)ロ号製品ないしヘ号製品の構成要件Ｅ充足性についてロ号製品ないしヘ号製品の構成についての認否は，イ号製品について前記(1)アで述べたところと同様であり，ロ号製品ないしヘ号製品は，いずれも構成要件Ｅ１及びＥ２を充足しない。
(3)被告製品の構成要件Ｋ充足性について
以上のとおり，被告製品は，いずれも構成要件Ｅ１及びＥ２を充足せず，本件発明１の技術的範囲に属さないから，本件発明３の構成要件Ｋを充足しない。
２争点２（本件発明１の新規性，進歩性の有無）について
（被告らの主張）


(1)本件発明１は，乙Ａ８に記載された発明と同一であるか，少なくとも，乙Ａ８に記載された発明並びに乙Ａ１１，１２，１５及び１６に示された周知技術又は公知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
(2)本件発明１は，乙Ａ９に記載された発明と同一である。(3)本件発明１は，乙Ａ１０に記載された発明及び乙Ａ９に示された公知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。(4)したがって，本件発明１についての特許は，特許法２９条１項３号又は同条２項の規定に違反してされたものであり，特許無効審判により無効とされるべきものである。
（原告の主張）
原告は第２次訂正   請求をし   ているところ，訂正発明   の構成   要件Ｖ   ’，Ｅ’’の構成は，乙Ａ８ないし１１のいずれにも記載されておらず，示唆もされていない。
３争点３（本件発明３の新規性，進歩性の有無）について
（被告らの主張）
(1)本件発明３は，乙Ａ８に記載された発明と同一であるか，少なくとも，乙Ａ８に記載された発明並びに乙Ａ１１ないし１３及び１６に示された周知技術又は公知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
(2)本件発明３は，乙Ａ９に記載された発明及び乙Ａ１４に示された公知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。(3)本件発明３は，乙Ａ１０に記載された発明及び乙Ａ９に示された公知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。(4)したがって，本件発明３についての特許は，特許法２９条１項３号又は同条２項の規定に違反してされたものであり，特許無効審判により無効とされるべきものである。
（原告の主張）
原告は第２次訂   正請求   をして   いると   ころ，   訂正発明の構成   要件Ｖ   ’，Ｅ’’の構成は，乙Ａ８ないし１１のいずれにも記載されておらず，示唆もされていない。
４争点４（第２次訂正請求についての訂正要件違反の有無）について
（原告の主張）
(1)訂正発明１の構成要件Ｖ’は，本件特許の願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面（登録時のもの。以   下，こ   れらを   併せて   「本件明細書」という。）の段落【００２３】，【００４１】及び【００６４】の記載に基づいて導き出される構成であるから，第２次訂正請求は本件明細書に記載した事項の範囲内においてしたものである。
(2)本件発明１の構成要件Ｂには「記憶手段がプログラムを格納すること」が，構成要件Ｃには「信号処理制御手段が前記記憶手段に格納されたプログラムに基づいてデジタル表示信号を生成すること」が記載されているが，このプログラムが単一のプログラムであることは特定されていない。逆に，スマートフォンのような携帯情報処理装置においては，記憶手段が複数のプログラムを格納し，信号処理手段がその各々のプログラムに基づいてデジタル表示信号を生成することは通常のことである。したがって，構成要件Ｖ’の「動画画面イメージ生成プログラム」は「信号処理制御手段を動作させるプログラムのうちの１つ」として理解されるべきであり，「信号処理制御手段を動作させるプログラム」と「動画画面イメージ生成プログラム」とは別個独立したプログラムであるとする被告らの解釈は失当である。
「信号処理制御手段を動作させるプログラムのうちの１つ」として「動画画面イメージ生成プログラム」が記憶手段に格納されていることは，本件明細書の記載から自明な事項であるから，第２次訂正請求は，本件明細書に記載した事項の範囲内においてしたものである。
（被告らの主張）
(1)第２次訂正請求は，構成要件Ｖ’の「前記記憶手段は，前記信号処理制御手段を動作させて「『撮像手段が取得した画像をスルー表示して得られる動画』，『保存された動画データを再生して得られる動画』及び『受信した動画信号を復号して得られる動画』のいずれにも該当し   ない動画」（以下，「生成動画」と略記する）を含む画面イメージ（以下，「生成動画を含む画面イメージ」を「生成動画画面イメージ」と略記する）のデジタル表示信号を生成させるプログラム（以下，「動画画面イメージ生成プログラム」と略記する）を格納し」という構成を登録時の請求項１に追加するものである。しかし，「動画画面イメージ生成プログラム」，すなわち，「「『撮像手段   が取得した画像をスルー表示して得られる動画』   ，『保存された動画データを再生して得られる動画』及び『受信した動画信号を復号して得られる動画』のいずれにも該当しない動画」を含む画面イメージのデジタル表示信号を生成させるプログラム」は，本件明細書に記載された事項の範囲内ではないから，第２次訂正請求による構成要件Ｖ’の追加は，いわゆる新規事項の追加であって，特許法１３４条の２第９項で準用する１２６条５項に規定された要件を満たしていない。(2)第２次訂正請求により，訂正後の請求項１は，構成要件Ｂの「信号処理制御手段を動作させるプログラム」と，これとは異なる別個独立したプログラムである構成要件Ｖ’の「動画画面イメージ生成プログラム」とを含むに至った。しかし，かかる構成は，本件明細書に記載した事項の範囲内にないから，いわゆる新規事項の追加であって，特許法１３４条の２第９項で準用する１２６条５項に規定された要件を満たしていない。５争点５（訂正発明についての記載要件違反の有無）について
（被告らの主張）
(1)第２次訂正請求による訂正後の明細書（以下「訂正明細書」という。）は，構成要件Ｖ’の「動画画面イメージ生成プログラムを格納し」という構成について，一切開示しておらず，示唆もしていない。また，本件特許の優先日当時の技術常識に照らし，訂正明細書の発明の詳細な説明に開示された内容を，同訂正後の特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで，拡張ないし一般化できるとはいえない。
したがって，上記構成は，発明の詳細な説明に記載したものではないから，訂正発明は，特許法３６条６項１号の規定により特許を受けることができない。
(2)訂正明細書は，構成要件Ｂの「信号処理制御手段を動作させるプログラム」と構成要件Ｖ’の「動画画面イメージ生成プログラム」とが別個独立したプログラムである構成について，一切開示しておらず，示唆もしていない。また，本件特許の優先日当時の技術常識に照らし，訂正明細書の発明の詳細な説明に開示された内容を，同訂正後の特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで，拡張ないし一般化できるとはいえない。したがって，上記構成は，発明の詳細な説明に記載したものではないから，訂正発明は，特許法３６条６項１号の規定により特許を受けることができない。


(3)原告は，訂正発明は，制御モード２においてタッチパネル手段に表示される「単独使用用とは別種の画面イメージ」と「外部ディスプレイ手段の画面に表示される生成動画画面イメージ」とが同じである構成を含んでいると主張しているが，そのような構成は訂正明細書の発明の詳細な説明に記載したものではないから，訂正発明は，特許法３６条６項１号の規定により特許を受けることができない。
（原告の主張）
(1)訂正発明１の構成要件Ｖ’は，訂正明細書の段落【００２３】，【００４１】及び【００６４】の記載に基づいて導き出される構成であるから，同明細書に記載されているに等しい事項であり，発明の詳細な説明に記載された事項である。
(2)「信号処理制御手段を動作させるプログラム」と「動画画面イメージ生成プログラム」とは別個独立したプログラムであるとする被告らの解釈は失当であるから，その解釈を前提とするサポート要件違反の主張も失当である。
(3)訂正明細書の発明の詳細な説明に，「『タッチパネル手段に表示される画面イメージ』と『外部ディスプレイ手段に表示される画面イメージ』とが異なる構成」だけが記載され，一方，訂正発明が「『タッチパネル手段に表示される画面イメージ』と『外部ディスプレイ手段に表示される画面イメージ』とが同じ構成」を含むとしても，これは，発明の詳細な説明に記載された一又は複数の具体例の「拡張ないし一般化」に該当するのであるから，被告らのサポート要件違反の主張は失当である。６争点６（訂正発明の新規性，進歩性の有無）について
（被告らの主張）
(1)訂正発明１について
ア訂正発明１は，乙Ａ８に記載された発明と同一であるか，少なくとも，乙Ａ８に記載された発明並びに乙Ａ１１，１２，１５及び１６に示された周知技術又は公知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
イ訂正発明１は，乙Ａ９に記載された発明と同一であるか，少なくとも，乙Ａ９に記載された発明に基づいて，又は乙Ａ９に記載された発明及び乙Ａ１１に示された公知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。
ウ訂正発明１は，乙Ａ１０に記載された発明並びに乙Ａ９及び１１に示された公知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。
なお，乙Ａ１０の【図６】には，ユーザの「ペン操作によりポインタ２１１が動く」動画を実行するためのプログラム，すなわち「動画画面イメージ生成プログラム」の開示がある。また，乙Ａ１０の段落【００５８】には，「たとえば，ゲームのアプリケーションソフトウェアを起動させた際に，ＰＤＡ１０自体を動かすことでそのゲームにおける操作を行うことができるようにしてもよい。」と記載されているように，「動画画面イメージ生成プログラム」に相当するゲームのプログラムが記憶手段に格納されている構成（構成要件Ｖ’）が開示されているか，少なくとも示唆されている。
(2)訂正発明３について
訂正発明３は，第２次訂正請求による訂正後の請求項１（訂正発明１）を引用する同訂正後の請求項３に係る発明であるが，上記(1)及び前記３で述べた理由により，新規性又は進歩性を欠く。
（原告の主張）
構成要件Ｖ’，Ｅ’’の構成は，乙Ａ８ないし１１のいずれにも記載されておらず，示唆もされていない。乙Ａ１０の「ポインタが動く映像」は，通常の技術常識では「動画」ではない。したがって，被告らの新規性・進歩性違反の主張は失当である。
７争点７（被告製品の構成要件Ｖ’充足性及び構成要件Ｅ’’充足性）について
（原告の主張）
(1)アイ号製品は，以下の構成要素を備えている。（イ－ｖ’）イ号製品のメモリは，モバイルプロセッサを動作させて，動画を含む画面イメージのデジタル表示信号を生成させる動画画面イメージ生成プログラムであるTVlauncherを格納する。イTV   launcherは，タッチパネルに対してフリックなどの素早い操作を行うと，「『撮像手段が取得した画像をスルー表示して得られる動画』，『保存された動画データを再生して得られる動画』及び『受信した動画信号を復号して得られる動画』のいずれにも該当しない動画」を含む画面イメージを生成してディスプレイに表示するから，動画画面イメージ生成プログラムである。
ウしたがって，イ号製品は構成要件Ｖ’を充足する。(2)ロ号製品ないしヘ号製品は，いずれもイ号製品と同様に前記(1)アの構成要素を備えているから，訂正発明１の構成要件Ｖ’を充足する。(3)被告製品がいずれも構成要件Ｅ’’を充足することは，前記１で構成要件Ｅについて述べたのと同様である。
（被告らの主張）
(1)原告は，「ポインタが動く映像」（乙Ａ１０）が動画に該当しないと主張するが，その主張に従えば，被告製品におけるTVlauncherもまた動画に該当せず，「生成動画」（構成要件Ｖ’）の要件を満たさない。(2)「動画画面イメージ生成プログラム」は，ゲームのプログラムの場合を除き，訂正明細書に記載がないのであるから，結局，ゲームのプログラムに限定して解釈されるべきものである。
したが   って，ゲ   ームのプ   ログラム   でない   TVlauncherは，   「動画画   面イメージ生成プログラム」ではない。
(3)したがって，TV   launcherは「動画画面イメージ生成プログラム」（構成要件Ｖ’）を有しておらず，また，かかるプログラムに基づいて，外部ディスプレイ手段の生成動画画面イメージのデジタル表示信号を生成する構成（構成要件Ｅ２’’）も有していないというべきであり，このことと，前記１において主張したところによれば，被告製品は，いずれも訂正発明の技術的範囲に属しない。
８争点８（損害）について
（原告の主張）
(1)被告ソニーモバイルに対する損害賠償請求
ア被告ソニーモバイルは，本件特許権の登録日（平成２４年７月２７日）から平成２５年１月３０日までの間に，イ号製品を，平均単価５万円で少なくとも２０万個販売した。実施料率は少なくとも５％が相当であり，原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は５億円を下らないが，そのうち２２０万円を請求する。
イ被告ソニーモバイルは，遅くとも平成２４年８月９日から平成２５年１月３０日までの間に，ロ号製品を，平均単価５万円で少なくとも５０万個販売した。実施料率は少なくとも５％が相当であり，原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は１２億５０００万円を下らないが，そのうち５６０万円を請求する。
ウ被告ソニーモバイルは，遅くとも平成２４年８月１０日から平成２５年１月３０日までの間に，ハ号製品を，平均単価５万円で少なくとも４０万個販売した。実施料率は少なくとも５％が相当であり，原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は１０億円を下らないが，そのうち４５０万円を請求する。


エ被告ソニーモバイルは，遅くとも平成２４年１１月１６日から平成２５年１月３０日までの間に，ニ号製品を，平均単価５万円で少なくとも７０万個販売した。実施料率は少なくとも５％が相当であり，原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は１７億５０００万円を下らないが，そのうち７８０万円を請求する。
オ被告ソニーモバイルは，本件特許権の登録日（平成２４年７月２７日）から平成２５年１月３０日までの間に，ホ号製品を，平均単価５万円で少なくとも５０万個販売した。実施料率は少なくとも５％が相当であり，原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は１２億５０００万円を下らないが，そのうち５６０万円を請求する。
カ被告ソニーモバイルは，遅くとも平成２４年１１月２日から平成２５年１月３０日までの間に，ヘ号製品を，平均単価５万円で少なくとも３０万個販売した。実施料率は少なくとも５％が相当であり，原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は７億５０００万円を下らないが，そのうち３３０万円を請求する。
キよって，原告は，被告ソニーモバイルに対し，民法７０９条，特許法１０２条３項に基づき，上記アないしカの実施料相当額合計６５億円の一部２９００万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２５年２月７日から支払済みまで民法所定年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(2)被告ドコモに対する損害賠償請求
ア被告ドコモは，本件特許権の登録日（平成２４年７月２７日）から平成２５年１月３０日までの間に，イ号製品を少なくとも２０万個販売し，１個当たり平均２万５０００円の収入を得た。実施料率は少なくとも５％が相当であり，原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は２億５０００万円を下らないが，そのうち１２０万円を請求する。
イ被告ドコモは，遅くとも平成２４年８月９日から平成２５年１月３０日までの間に，ロ号製品を少なくとも５０万個販売し，１個当たり平均２万５０００円の収入を得た。実施料率は少なくとも５％が相当であり，原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は６億２５００万円を下らないが，そのうち２９０万円を請求する。
ウ被告ドコモは，遅くとも平成２４年８月１０日から平成２５年１月３０日までの間に，ハ号製品を少なくとも４０万個販売し，１個当たり平均２万５０００円の収入を得た。実施料率は少なくとも５％が相当であり，原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は５億円を下らないが，そのうち２３０万円を請求する。
エ被告ドコモは，遅くとも平成２４年１１月１６日から平成２５年１月３０日までの間に，ニ号製品を少なくとも７０万個販売し，１個当たり平均１万円の収入を得た。実施料率は少なくとも５％が相当であり，原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は３億５０００万円を下らないが，そのうち１６０万円を請求する。
オよって，原告は，被告ドコモに対し，民法７０９条，特許法１０２条３項に基づき，上記アないしエの実施料相当額合計１７億２５００万円の一部８００万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２５年２月７日から支払済みまで民法所定年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(3)被告ＫＤＤＩに対する損害賠償請求
ア被告ＫＤＤＩは，本件特許権の登録日（平成２４年７月２７日）から平成２５年１月３０日までの間に，ホ号製品を少なくとも５０万個販売し，１個当たり平均２万５０００円の収入を得た。実施料率は少なくとも５％が相当であり，原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は６億２５００万円を下らないが，そのうち２４０万円を請求する。イ被告ＫＤＤＩは，遅くとも平成２４年１１月２日から平成２５年１月３０日までの間に，ヘ号製品を少なくとも３０万個販売し，１個当たり平均１万円の収入を得た。実施料率は少なくとも５％が相当であり，原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は１億５０００万円を下らないが，そのうち６０万円を請求する。
ウよって，原告は，被告ＫＤＤＩに対し，民法７０９条，特許法１０２条３項に基づき，上記ア，イの実施料相当額合計７億７５００万円の一部３００万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２５年２月７日から支払済みまで民法所定年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。
（被告らの主張）
争う。
第４当裁判所の判断
１争点２（本件発明１の新規性，進歩性の有無）について(1)事案に鑑み，争点２（本件発明１の新規性，進歩性の有無）について先に判断する。
(2)乙Ａ８は，本件特許の優先日（平成２２年４月１９日）前に頒布された刊行物（特開２００８－１６６９２７）であるが，乙Ａ８には，本件発明１の構成要件が全て開示されていることが認められる（原告は，第２次訂正請求により追加された構成要件Ｖ’及びＥ’’以外に，乙Ａ８に記載された発明と本件発明１との相違点を主張していない〔被告ＫＤＤＩら準備書面(2)１０～１８   ，５４～５９頁，   原告準備書面   （第３回）１３   ～１５頁〕。）。
(3)また，後記３において説示するところによれば，本件発明１は，本件特許の優先日（平成２２年４月１９日）前に頒布された刊行物（特開２００９－４２９６７）である乙Ａ１０に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものというべきである。(4)したがって，その余の点について判断するまでもなく，本件発明１は，新規性又は進歩性を欠き，特許無効審判により無効とされるべきものと認められる（特許法１０４条の３，１２３条１項２号，２９条１項３号，２項，４１条２項）。


２争点３（本件発明３の新規性，進歩性の有無）について(1)乙Ａ８には，本件発明３の構成要件が全て開示されていることが認められる（原告は，第２次訂正請求により追加された構成要件Ｖ’及びＥ’’以外に，乙Ａ８に開示された発明と本件発明３との相違点を主張していない〔被告ＫＤＤＩら準備書面(2)７７～７９頁，原告準備書面（第５回）３０頁〕。）。
(2)また，後記３において説示するところによれば，本件発明３は，乙Ａ１０に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものというべきである。
(3)したがって，その余の点について判断するまでもなく，本件発明３は，新規性又は進歩性を欠き，特許無効審判により無効とされるべきものと認められる（特許法１０４条の３，１２３条１項２号，２９条１項３号，２項，４１条２項）。
３争点６（訂正発明の新規性，進歩性の有無）について(1)特許に無効理由が存在する場合であっても，①特許権者が適法な訂正請求又は訂正審判請求を行い，②その訂正により無効理由が解消され，かつ，③被告製品が訂正後の発明の技術的範囲に属するものと認められる場合には，訂正の再抗弁が成立し，特許法１０４条の３により特許権の行使が制限されることはない（知財高裁平成２１年８月２５日判決・判時２０５９号１２５頁）。
本件において，原告は，第２次訂正請求を行ったとして，訂正の再抗弁を主張しているので，第２次訂正請求による訂正により，前記１及び２で説示した新規性，進歩性欠如の無効理由が解消されているか（上記②の要件）について検討する。
(2)訂正発明１について
ア乙Ａ１０には，以下の発明（以下「乙Ａ１０発明」という。）   が開示されている。
（ａ）：ＰＤＡ１０の本体正面に設けられた表示部であって，該表示部の表面を押圧及びなぞることによって，操作入力が可能であるタッチパネ
ル式の表示部１２と；
（ｂ）：処理を動作させるプログラムを格納するストレージ部１０３と；
（ｃ）：ＰＤＡ１０を制御する中央演算部１０１と；
（ｄ）：接続ケ   ーブル３１を介   して外部   のヘッドマウン   トディスプレイ（以下「ＨＭＤ」と略記する。）２０に接続され，該ＨＭＤ２０に画像の信号を出力する外部モニタ接続部１５と；を備えた上で，（ｖ’）：前記ストレージ部１０３は，ポインタ２２１を移動させるアプリ
ケーションソフトウェアを格納し，
（ｅ０）：前記中央演算部１０１は，
（ｅ１）：前記ＰＤＡ１０が前記ＨＭＤ２０に接続されていない場合，スケジュールデータ表示１２１ａと手書き文字入力表示１２２ａとを前記
表示部１２に表示することと；
（ｅ２’ａ）：前記ＰＤＡ１０が前記ＨＭＤ２０に接続されている場合，手書き文字入力表示１２２ａを前記表示部１２の表示領域全体に表示するための入力専用画像情報を生成し，前記入力専用画像情報を前記ＰＤ
Ａ１０の前記表示部１２に表示し，
（ｅ２’’ｂ）：ＰＤＡ操作用ペン１９の押圧によって得られる操作信号を前記アプリケーションソフトウェアに基づいて処理して，スケジュールデータ表示１２１ａ上でポインタ２１１が動く画像を前記ＨＭＤ２０の表示部２２ａ，２２ｂの表示領域全体に表示するための表示専用画像情報を生成し，前記表示専用画像情報を前記ＨＭＤ２０の表示部２２ａ，
２２ｂに表示することと；
（ｅ３）：を選択的に実現する，ことを特徴とする
（ｆ）：ＰＤＡ１０。
イ乙Ａ１０発明の構成（ａ）ないし（ｃ），（ｆ）は訂正発明１の構成要件ＡないしＣ，Ｆに相当し，乙Ａ１０発明の構成（ｅ０）（ｅ１）（ｅ’２ａ）は訂正発明１の構成要件Ｅ０，Ｅ１，Ｅ’２ａに相当する。そうすると，乙Ａ１０発明と訂正発明１は，以下の点で相違し，その余の点で一致する。
相違点１：訂正発明１においては，外部出力インターフェース手段が送信するデジタル外部表示信号は，「ＴＭＤＳ，デジタルＲＧＢ，ＬＶＤＳ，ＬＤＩ，ＧＶＩＦ，ＵＳＢ，DisplayPort，WirelessＨＤ，ＷＨＤＩ，ＷｉＧｉｇのうちのいずれかの伝送方式で伝送される」（構成要件Ｄ）のに対し，乙Ａ１０発明において外部モニタ接続部１５が送信するデジ
タル外部表示信号の伝送方式は明らかでない点
相違点２：訂正発明１においては，記憶手段は「『撮像手段が取得した画像をスルー表示して得られる動画』，『保存された動画データ』を再生して得られる動画』及び『受信した動画信号を復号して得られる動画』のいずれにも該当しない動画」を含む画面イメージのデジタル表示信号を生成させるプログラム（動画画面イメージ生成プログラム）を格納し（構成要件Ｖ’），該動画画面イメージ生成プログラムに基づいて生成動画画面イメージのデジタル信号を生成して外部出力インターフェース手段に送信する（構成要件Ｅ２’’ｂ）のに対し，乙Ａ１０発明のストレージ部１０３がそのような動画画面イメージ生成プログラムを格納し，これに基づく生成動画画面イメージのデジタル信号を生成して送信する
かは明らかでない点
ウ相違点１（伝送方式）について
乙Ａ１０発明において伝送方式を限定する記載はなく（段落【００５６】には，「赤外線を利用した無線通信や，電波を利用した無線通信によってＰＤＡ１０とＨＭＤ２０とを接続するように構成してもよい。」とある。），当業者は優先日時点において公知の伝送方式を適宜採用し得るところ，優先日前の公知文献である乙Ａ９には，携帯端末からＰＣ用ディスプレイに信号を伝送する方式としてデジタルＲＧＢ方式を使用することが開示されている。


そうすると，当業者は，乙Ａ１０発明に乙Ａ９の伝送方式を組み合わせることによって，相違点１に係る構成を容易に想到できるものと認められる。
エ相違点２（動画画面イメージ生成プログラム）について(ｱ)乙Ａ１０の段落【００５８】には，「変形例」として，「上述した第２の実施の形態では，ＰＤＡ１０をＨＭＤ２０の操作部材の一部として扱っているが，たとえば，ＰＤＡ１０に加速度センサなどを設けて，ＰＤＡ１０自体の動きを検出することで，アプリケーションソフトウェアにおける操作を行うようにしてもよい。たとえば，ゲームのアプリケーションソフトウェアを起動させた際に，ＰＤＡ１０自体を動かすことでそのゲームにおける操作を行うことができるようにしてもよい。」との記載があり，乙Ａ１０の「第２の実施の形態」において，「ゲームのアプリケーションソフトウェア」を起動させる構成が開示されている。(ｲ)この点，「第２の実施の形態」においては，「たとえば動画再生用のアプリケーションソフトウェアのプログラム」は，ＨＭＤ２０のストレージ部２０６に記憶されている（段落【００４３】）から，上記変形例における「ゲームのアプリケーションソフトウェア」も，ＨＭＤ２０のストレージ部２０６に格納され，ＰＤＡ１０のストレージ部１０３には格納されないものと認められる。
(ｳ)しかし，乙Ａ１０の段落【００６３】には，「上述した各実施の形態および変形例は，それぞれ組み合わせてもよい。」との記載があるから，上記で乙Ａ１０発明として特定した「第１の実施の形態」に上記変形例を組み合わせて「ゲームのアプリケーションソフトウェア」を起動させる構成も，乙Ａ１０に開示されているものと認められる。この構成においては，「ゲームのアプリケーションソフトウェア」は，ＰＤＡ１０のストレージ部１０３に格納されることは，乙Ａ１０の「第１の実施の形態」の記載（段落【００１３】）から明らかである。この構成において，ＰＤＡ１０がＨＭＤ２０に接続されていない場合，起動された「ゲームのアプリケーションソフトウェア」による処理の結果が表示部１２に表示されることは，乙Ａ１０の「第１の実施の形態」の記載（段落【００１６】）から明らかである。この構成において，ＰＤＡ１０がＨＭＤ２０に接続されている場合，ＰＤＡ１０の表示部１２には，「ユーザによる文字などの入力のためのグラフィカルユーザインターフェースだけ」（乙Ａ１０の【請求項１】でいう「ユーザの操作入力の受け付けに関する画面」）が表示されることは，乙Ａ１０の「第１の実施の形態」の記載（段落【００２０】）から明らかである。また，ＰＤＡ１０がＨＭＤ２０に接続されている場合，ＨＭＤ２０の表示部２２ａ，２２ｂには，「ゲームのアプリケーションソフトウェア」によるデータだけ（乙Ａ１０の【請求項１】でいう「前記情報端末の入力部で受け付けたユーザの操作入力に応じ」た画面表示）が表示されることは，乙Ａ１０の「第１の実施の形態」の記載（段落【００２０】）から明らかである。
(ｴ)上記「ゲームのアプリケーションソフトウェア」で生成されるデータがどのようなものか，乙Ａ１０には明示されていないが，携帯情報装置において実行される「ゲームのアプリケーションソフトウェア」が，「『撮像手段が取得した画像をスルー表示して得られる動画』，『保存された動画データ』を再生して得られる動画』及び『受信した動画信号を復号して得られる動画』のいずれにも該当しない動画」を生成することは，本件特許権の優先日時点において当業者の技術常識であったと認められる（例えば，乙Ａ２５の段落【００２０】）。
(ｵ)以上によれば，相違点２は，乙Ａ１０自体から（その「変形例」と「第１の実施の形態」とを組み合わせることにより），当業者が容易に想到できるものと認められる。
(ｶ)原告は，乙Ａ１０の「第２の実施の形態」と「第１の実施の形態」との間には，画像情報の生成処理をＰＤＡ１０側で行うかＨＭＤ２０側で行うかという本質的な相違点があるから，「第１の実施の形態」と「第２の実施の形態」とを組み合わせることには阻害要因が存在し，「第２の実施の形態」に係る記載（段落【００４１】～【００６４】）は考慮する必要がない，と主張する。
しかし，「第２の実施の形態」の変形例である【００５８】の構成を「第１の実施の形態」と組み合わせることについて【００６３】で開示があることは上記のとおりであり，また，【００５８】の変形例を「第１の実施の形態」と組み合わせることに技術的困難性は存在しない。したがって，それらを組み合わせることに阻害要因が存在するとの原告の主張は失当である。
オ以上によれば，相違点１及び２はいずれも当業者が容易に想到できる構成であるから，訂正発明１は，乙Ａ１０発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものというべきである。
(3)訂正発明３について
訂正発明３は，訂正発明１に構成要件Ｉ，Ｊの構成を付加したものであるが，乙Ａ１０には，構成要件Ｉ，Ｊに相当する構成が開示されている（段落【００１３】，【００１４】，【００２０】及び【００２１】）と認められる（原告も，訂正発明３につき，訂正発明１と別個に相違点の主張はしていない〔被告ＫＤＤＩら準備書面(2)３７，８３～８５頁，原告準備書面（第５回）３０頁〕。）。
したがって，訂正発明３は，乙Ａ１０発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものというべきである。
(4)小括
そうすると，第２次訂正請求による訂正は，前記１及び２で説示した無効理由を解消するものとはいえないから，その余の点について判断するまでもなく，原告による訂正の再抗弁は理由がないことに帰する。４以上によれば，本件発明はいずれも新規性又は進歩性を欠くから，同発明についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認められ，訂正の再抗弁は成立しないから，特許法１０４条の３により，本件特許権に基づく権利行使は許されない。
よって，原告の請求はいずれも理由がないから，これらを棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第２９部
裁判長裁判官
嶋    末      和      秀
裁判官
西    村      康      夫
裁判官石神有吾   は，転補のため署名   押印することができ   ない。
裁判長裁判官
嶋末和   秀


－1－
平成２５年５月２９日判決言渡
平成２４年(行コ)第４２１号所得税更正処分取消請求控訴事件
主              文
１    本件控訴を棄却する。
２控訴費用は，控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１    控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人の請求をいずれも棄却する。
３訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。
第２    事案の概要等
１事案の概要
本件は，シンガポール共和国（以下「シンガポール」という。）において設立されたＡPTE    LTD（以下「Ａ社」という。）の発行済株式総数７８００株のうち７７９９株を保有する被控訴人が，甲府税務署長から，Ａ社は租税特別措置法（以下「措置法」という。）４０条の４第１項に規定する特定外国子会社等に該当し，外国子会社合算税制の適用があるとして，Ａ社の課税対象留保金額に相当する金額を被控訴人の雑所得の総収入金額に算入することを前提に，平成１６年分から平成１８年分まで（以下「本件各係争年分」という。）の各所得税の更正処分（以下「本件各更正処分」という。）及び過少申告加算税賦課決定処分（以下「本件各賦課決定処分」といい，本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。）を受けたため，Ａ社は外国子会社合算税制の適用除外要件を満たすから，本件各処分は違法であると主張して，控訴人に対し，本件各更正処分（ただし，被控訴人主張の総所得金額及び納付すべき税額を超える部分又は被控訴人主張の総所得金額を超え同主張の還付金の額に相当する税額を下回る部分）及び本件各賦課決定処分の取消しを求めた事案である。
－2－
したがって，本件の争点は，Ａ社が措置法４０条の４第４項（ただし，平成１７年法律第２１号による改正前は，同条３項。以下同じ。）所定の外国子会社合算税制の適用除外要件のうちの(1)特定外国子会社等が，その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において，その主たる事業を行うに必要と認められる事務所，店舗，工場その他の固定施設を有していること（以下，この適用除外要件を「実体基準」という。）を満たすか否か，及び(2)その特定外国子会社等が，その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において，その事業の管理，支配及び運営を自ら行っていること（以下，この適用除外要件を「管理支配基準」という。）を満たすか否かである。
原判決は，Ａ社の事業が受注発注という形態による小規模な卸売業であることに照らすと，Ａ社が使用していたＢPTE．LTD．（以下「Ｂ社」という。）のレンタルオフィススペース及びＡ社のシンガポール在住の取締役であるＣの専用執務室並びにＤPte    Ltd（以下「Ｄ」という。）の倉庫スペースは，Ａ社の事務所及び倉庫としては必要な規模と考えられ，Ａ社は，その事業を行うために十分な固定施設を有していた（すなわち，実体基準を満たしていた）と認められ，また，Ａ社の経営上重要な事項に関する意思決定及び会計帳簿書類の作成・保管を含む日常的な業務の遂行は，いずれもＣ及びＥら営業担当者により行われていて，Ａ社は，独立した法人としてその事業の管理・支配及び運営を自ら行っていた（すなわち，管理支配基準を満たしていた）と認められるから，以上によれば，Ａ社は，措置法４０条の４第４項の適用除外要件を全て満たすことになるとして，控訴人の本件各係争年分の雑所得の金額にＡ社の課税対象留保金額を含めずに控訴人の本件各係争年分の納付すべき税額を算出し，本件各更正処分は，上記のとおり算出した納付すべき税額を上回る部分について，いずれも違法であり，本件各賦課決定処分は，過少申告による納税義務違反の事実があるとの前提を欠き，いずれも違法であるとして，被控訴人の請求をいずれも認容した。このため，これを不服とする控訴人が本件控訴を申
－3－
し立てた。
２「関係法令の定め」，「前提事実」，控訴人の主張する「本件各処分の根拠及び適法性」及び「争点に関する当事者の主張の要旨」は，次の３のとおり当審における控訴人の主張を付加するほかは，原判決「事実及び理由」の「第２事案の概要」の１から３まで及び５に記載（原判決の別紙１から別紙３まで及び別表１から別表１１までを含む。）のとおりであるから，これを引用する。ただし，原判決６頁１７行目の「後記４の争点」を「後記５の争点」に，９頁１行目の「設けられている」を「設けられていること」に，２８頁８行目の「Ｂ社ら」を「Ｂ社から」に改める。
３当審における控訴人の主張
(1)外国子会社合算税制の適用除外要件の主張立証責任について①外国子会社合算税制の適用除外要件を定める措置法４０条の４第４項は，同条第１項の例外として規定されていること，②タックスヘイブンに所在する子会社等が配当を全く又はわずかしか行わず，留保所得を蓄積しているところに税の回避を推認し得るという考え方からすれば，適用除外要件の充足については，納税者において主張立証する必要があると考えられること，③課税庁にとって，国外に所在する子会社等の実態を把握することは困難であるのに対し，納税者は，子会社等の実態を容易に把握することができること，④同条第６項は，納税者に適用除外要件を満たしていることを明らかにする書類その他の資料の保存を要求していることからすれば，適用除外要件に関しては，納税者が主張立証責任を負っていると解すべきである。
(2)適用除外要件のうちの実体基準について
特定外国子会社等が「賃借権等の正当な権原に基づき固定施設を使用している」というためには，その賃貸借契約等の中で少なくとも使用することができる場所や施設が特定されており，その契約期間においては，排他的かつ独占的にその施設等を継続的に使用することができる権原を有し，かつ，当
－4－


該施設を実際に主たる営業のために使用していることが必要である。しかるに，①Ｂ社のレンタルオフィススペースについては，常に特定のスペースがＡ社のために排他的又は独占的に確保されているとは認められないこと，②Ｃは，Ａ社平成１５年１２月期（Ａ社の平成１５年１月１日から同年１２月３１日までの事業年度をいい，以下，他の事業年度についても，同様の表現をする。），Ａ社平成１６年１２月期及びＡ社平成１７年１２月期（以下，これらの事業年度を併せて，「Ａ社各事業年度」という。）において，Ａ社及びＢ社と法人の住所を同じくする１５社ないし１９社の役員を兼務しており，原判決が認定した専用の執務室というのは，このような多数の会社の役員を兼ねるＣのＢ社内における執務室にすぎず，Ａ社が，その固有の執務のために，排他的又は独占的に当該執務室を有し，かつ，当該執務室を実際にＡ社の主たる事業のために使用しているとは認め難いこと，③Ａ社は，通常，製品を製造場所から得意先に直接出荷しているから，原判決が認定した倉庫も，製品の保管倉庫としての実態を伴っているとはいえないことから，Ａ社は，その事業に必要な固定施設を有していたとは認められない。したがって，Ａ社は，実体基準を満たしていない。
(3)適用除外要件のうちの管理支配基準についてＣは，シンガポールにおいて多数の会社の役員を兼務していたから，多数の会社の日常的な業務を兼務しながらＡ社の全ての業務を責任と権限をもって担当することは，客観的に不可能であり，また，Ｅら営業担当者に対してＡ社の業務について全般的な指揮監督をしていたとは認め難く，重要事項の決定，新規顧客の開拓などを責任をもって担当していたともいえない。Ａ社の主たる事業は，卸売業であり，その業務の中心は，仕入れ及び販売等の営業全般にあるところ，仕入れについては，仕入れ先であるＦ株式会社（以下「Ｆ社」という。）の専務取締役（平成２０年５月以降は，代表取締役社長）であり，Ａ社の取締役でもある被控訴人が，あらかじめ日本において行った
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包括的な意思決定に従って進められ，販売についても，被控訴人が，日本において，あらかじめ物流や商流の道筋をつけた上で，包括的な指示を出し，その後，Ａ社から業務委託を受けたＢ社の従業員であるＥらが，被控訴人による包括的な指示の範囲内で，取引先を管理していたにすぎない。このように，Ａ社の卸売業に係る業務の管理，支配及び運営については，被控訴人が日本において行っていたというべきであり，Ａ社が，シンガポールにおいて，その主たる事業である卸売業を自ら管理，支配及び運営をしていたとは認められない。
したがって，Ａ社は，管理支配基準を満たしていない。
第３    当裁判所の判断
１当裁判所も，被控訴人の請求はいずれも理由があるものと判断する。その理由は，次の２のとおり当審における控訴人の主張に対する判断を付加するほかは，原判決「事実及び理由」の「第３争点に対する判断」に記載（原判決の別紙４及び別表２から別表４までを含む。）のとおりであるから，これを引用する。ただし，原判決３５頁３行目から４行目の「，原告本人調書３頁」を削り，同頁６行目及び４５頁９行目から１０行目の「本人調書」をいずれも「被控訴人本人調書」に，３５頁７行目及び４８頁１行目の「Ｃ調書」をいずれも「Ｃ証人調書」に，４４頁１０行目の「本件増資の」を「本件増資を」に，同頁２５行目から最終行の「指示を受けた」を「指示をした」に改め，５０頁４行目の「契約書作成の目的は」の次に「，本件業務委託契約の存在及び本件業務委託契約に基づく業務委託料の金額を明らかにすることにあり，」を加え，同頁１２行目の「可能性が高い」を削り，５２頁１６行目の「満たしているものと認められる」を「満たしていないとは認められない」に改め，５６頁２１行目の末尾に行を改めて「したがって，Ａ社は，管理支配基準を満たしていないとは認められない。」を加える。
２当審における控訴人の主張に対する判断
－6－
(1)外国子会社合算税制の適用除外要件の主張立証責任についてア    控訴人は，措置法４０条の４の条文の構造，国外に所在する子会社等の実態を把握することの難易性等から，同条４項の適用除外要件に関しては，納税者が主張立証責任を負っていると解すべきであると主張する。しかしながら，措置法４０条の４第４項において，同条１項の規定は，４項が規定する場合に該当するときは，適用しないとされているからといって，これを，４項の要件が充足されたときに１項の規定は適用しないと解すべきなのか，あるいは，４項の要件が充足されないときに１項の規定を適用すると解すべきなのかは，条文の構造だけからでは決められない。また，外国子会社合算税制については，タックスヘイブンに所在する子会社等が配当を全く又はわずかしか行わず，留保所得を蓄積しているところに税の回避を推認し得るという考え方がその根底にあるとしても，「別個の法人格を有する外国法人の所得を株主の所得に算入するような措置は極めて異例なものといえる」（甲３。乙１５も，同じ文献である。）とも評されていることからすれば，税の回避を推認し得るということが，適用除外要件の充足を納税者において主張立証する必要があるということに直ちに結び付くものではない。すなわち，本来合算されるべきものであれば，適用除外要件があることによって合算を免れるということになろうが，本来合算されるべきでないものであれば，適用除外要件がないことによって，初めて合算が許されるということになろう。
さらに，国外に所在する子会社等の実態の把握についても，もともと，税金訴訟では，納税者側の事情が主張立証の対象となることが多い（国の事情や純然たる第三者の事情が主張立証の対象となることは，通常は，想定されない。）のであるから，主張立証責任を決めるに当たって，証拠への近さは，あまり重視すべきではないと考えられる。その上，本件において，控訴人が，「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防
－7－
止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定」の情報交換を定めた条項（以下「本件情報交換条項」という。）に基づき，シンガポール税務当局から情報を収集したように，国には，外国との間の租税条約や租税協定によって，相手国の税務当局を通じて納税者の国外の子会社等の情報を収集する手段が用意されている。したがって，課税庁にとって，国外に所在する子会社等の実態を把握することが困難であるとはいい難い。


そして，措置法４０条の４第６項が，納税者に適用除外要件を満たしていることを明らかにする書類その他の資料の保存を要求しているとしても，そのことは，税金訴訟における主張立証責任と直接関係はない。イ控訴人は，過少申告加算税を課さない旨を定めた国税通則法の規定の主張立証責任に関する裁判例及び居住用財産の譲渡所得の特別控除を定めた措置法の規定の主張立証責任に関する裁判例を挙げて，これらの裁判例では納税者に主張立証責任があるとされているから，外国子会社合算税制の適用除外要件についても，納税者に主張立証責任があると解すべきであると主張するが，前者の制度は，後者の制度とは，その趣旨，条文の構造等を異にしており，参考にできるものではない。かえって，控訴人が適用除外要件のうちの管理支配基準の解釈を明らかにするために提出した裁判例（乙６０，６３）は，管理支配基準を充足していないこと（より正確にいえば，「管理支配基準を充足していないことの評価根拠事実」）の主張立証責任は国にあるとの前提で主張整理を行っている。
また，控訴人は，浅妻章如教授の「租税特別措置法４０条の４第３項ＣＦＣ税制適用除外要件中の実体基準・管理支配基準に関する意見書」（乙６８）を提出し，その中には，立証責任に触れる部分があるが，その内容は，「ＣＦＣ税制に関する立証責任について確定的なことは言いにくいが，規定の構造に照らしても証拠との距離に照らしても，通常の課税要件の立
－8－
証責任・・・と比べると，本件の適用除外要件の立証責任は，幾分か納税者側に厳しい負担を配分することとなる・・・ものと思われる。」というにとどまり，感想の域を出ないものである。これに対し，甲１６（今村隆著「課税訴訟における要件事実論」１７０頁）では，課税取消訴訟におけるタックス・ヘイブン対策税制の適用除外要件について，乙６０の裁判例を基に，「適用除外要件－管理支配基準の評価根拠事実」（より正確にいえば，「適用除外要件－管理支配基準を充足していないことの評価根拠事実」）を抗弁と説明している。
このように，乙６０，６３の裁判例及び甲１６の文献からは，実務では，国に外国子会社合算税制の適用除外要件を充足していないことの主張立証責任を課していることが明らかである。
ウ    したがって，当審における控訴人の主張(1)は，採用することができない。
(2)適用除外要件のうちの実体基準について
ア    控訴人は，特定外国子会社等が「賃借権等の正当な権原に基づき固定施設を使用している」というためには，使用することができる場所や施設が特定され，排他的かつ独占的にその施設等を継続的に使用することができる権原を有すること等が必要であるところ，①Ｂ社のレンタルオフィススペースは，特定性や排他性・独占性の要件を欠き，②Ｃの専用執務室は，排他性・独占性及びＡ社のために実際に使用しているとの要件を欠き，③Ｄの倉庫は，製品の保管倉庫としての実態がないから，Ａ社は，その事業に必要な固定施設を有していたとは認められず，したがって，実体基準を満たしていないと主張する。
そこで，「賃借権等の正当な権原に基づき固定施設を使用している」との意義につき，使用することができる場所や施設が特定され，排他的かつ独占的にその施設等を継続的に使用することができる権原を有すること等が必要であるかどうかはさておき，これらの要件が必要であるとして，控
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訴人が主張する上記①から③までの点について，以下，順次検討する。イまず，Ｂ社のレンタルオフィススペースについてみると，Ａ社各事業年度に該当する平成１５年１月１日から平成１７年１２月３１日までの間において，Ｂ社は，シンガポールのαStreet   にあるビル（以下「旧ビル」という。）に本社及びレンタルオフィスを置き（乙３９，４９），Ａ社は，そのレンタルオフィス内の机１台分のオフィススペースを賃借していた（引用に係る原判決「事実及び理由」の第３の２(5)ア）が，Ａ社が賃借していたオフィススペースが特定されていなかったり，Ａ社が排他的かつ独占的に当該スペースを使用することがなかったとの事実をうかがわせる証拠はない。
控訴人は，Ｂ社は，レンタルオフィススペースにおける机の数を超える数の法人に対して同スペースを賃貸しており，同スペースを日単位又は時間単位で賃貸する事業も行っていたから，Ａ社は特定のオフィススペースを賃借しているものではなく，排他的又は独占的にＡ社の賃借スペースが継続して確保されているものでもなかったと主張する。しかしながら，控訴人が上記主張の根拠とする乙５８の１は，１枚目のTOPICSの日付から分かるとおり，平成２３年６月２８日以降のＢ社のホームページであり，Ｂ社は，平成１９年７月頃，本社及びレンタルオフィスを旧ビルからβWayにあるビル（以下「新ビル」という。）に移転している（乙３９，６９）のであるから，乙５８の１は，旧ビルにおけるレンタルオフィススペースの形態を明らかにするものではない。また，仮に，Ｂ社がレンタルオフィススペースにおける机の数を超える数の法人に対して同スペースを賃貸したり，一部に日単位又は時間単位で賃貸する事業を行っていたとしても，平成１２年の設立時からＡ社各事業年度に至るまで年単位でオフィススペースを賃借し，今後も賃借することが想定されるＡ社に対する賃貸場所が，特定されず，移動していたとは，およそ考えられない。控訴人は，
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乙５３（平成１９年７月１日付け業務委託契約書）の賃料とＢ社の平成２４年時点の日貸しの賃料との比較も主張するが，いずれも，Ａ社各事業年度とは時期が違い，場所も違うのであるから，この比較を基にＡ社が賃借していたオフィススペースが排他的又は独占的ではなかったといえるものではない。
なお，甲１（異議決定書）には，被控訴人が本件各処分の取消しを求めてした異議申立てに係る調査において，被控訴人が，調査担当職員に対し，「（Ａ社の）机の場所はＢ社によって管理され固定されていない。」と申述したとの記載があるが，乙３９（聴取書）及び乙５０（調査報告書）には，上記の内容の記載はなく，甲２４（被控訴人の陳述書）には，調査担当官から，使用する机１台分のスペースはどうやって決まるのかと聞かれ，どのスペースが割り当てられるかはＢ社が指定したと答えただけであるとの記載があるから，甲１の上記部分を記載のとおりに理解することはできない。


控訴人は，上記以外にも，①Ｃが原審における証人尋問で示したＡ社のオフィススペースの場所とＣが平成２４年１１月にシンガポール税務当局の調査官に示したＡ社のオフィススペースの場所とが異なるから，Ａ社各事業年度におけるＡ社のオフィススペースの場所も特定されていなかったとか，②Ｂ社と業務委託契約を締結してオフィススペースを賃借している他の会社から控訴人が平成２５年１月に聴取したところによると，同社のオフィススペースの場所は特定されていないから，Ｂ社は，一般的に，オフィススペースを賃貸する際に，その場所を明確に特定していないとも主張する。しかしながら，上記のとおり，Ｂ社は，平成１９年７月頃に本社及びレンタルオフィスを旧ビルから新ビルに移転しているのであって，Ｃがシンガポール税務当局の調査官に示したというＡ社のオフィススペースの場所は，平成２４年１１月時点の場所（新ビルにおける場所）であると
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考えられること，そして，平成２５年１月に控訴人が聴取したという他の会社の例を一般化することも，相当でないと考えられることからすれば，上記①及び②の事実があるからといって，Ａ社各事業年度においては旧ビルにあったＢ社のレンタルオフィスにおけるＡ社のオフィススペースが特定されていなかったとは推認することができない。
また，控訴人は，Ｅが，甲１４（陳述書）において，Ａ社からの受託業務のみならず，Ｂ社が受託した韓国関連の商社業務も行っていたと陳述記載していることから，当該机がＡ社の専用の机やスペースであったとみることはできないとも主張するが，Ｂ社とＡ社との間でオフィススペースの賃貸借が合意されていた以上，Ｅの仕事の内容によって賃貸借の内容が変質するものではない。
さらに，控訴人は，室内のレイアウトからして，Ｅが業務を行っていたのは，レンタル用のスペースではなく，Ｂ社の執務室にあったＥ自身に割り当てられた机であり，Ａ社のオフィススペースは業務のために使用されていなかったとも主張する。しかしながら，上記主張は，訴訟の最終盤になって出てきた全くの推測に基づく主張である。
そうすると，Ｂ社のレンタルオフィススペースについて，Ａ社の賃借スペースが特定されていなかったとか，Ａ社の賃借スペースとして排他的又は独占的に確保されていなかったとか，ＥがＡ社の業務のために使用していなかったなどの控訴人の主張は，いずれも採用することができない。ウ次に，Ｃの専用執務室についてみると，当該執務室は，Ｂ社の業務やＣが取締役を兼務する会社（乙６６（平成２４年１２月１０日付け調査報告書）によれば，Ｃが役員に就任していた会社は，Ｂ社とＡ社を除き，平成１５年度末には１４社，平成１６年度末には１６社，平成１７年度末には１８社に及ぶが，各会社の業務にどの程度携わっていたかは明確ではない。）の業務のほか，Ａ社の職務の遂行のためにも使用されていた（引用－12－
に係る原判決「事実及び理由」の第３の２(5)イ）。控訴人は，Ｃの専用執務室がＡ社のみならず他の多くの会社の役員としての執務にも使用されていたのでは，Ａ社が排他的又は独占的に執務室を有し，Ａ社の業務を主に遂行するために当該執務室を「固定施設」として独立して使用していたとは認め難く，また，Ｃが，Ｂ社の専用の執務室でＡ社の業務を行っていても，Ｂ社とＡ社との賃貸借契約に基づくものではないから，正当な権原に基づき「固定施設」を使用しているとの要件も欠くと主張する。
しかしながら，特定外国子会社等の役員が他の会社の役員を兼務すること自体は，何ら禁じられていないところ，役員を兼務する会社の所在地が同一である場合には，役員としての執務室が複数になることは現実的ではない。この場合，当該執務室が物理的な場所としては一つの部屋であったとしても，その部屋で当該会社の業務を独立して行っているとみることができる限り，観念的には，その部屋は，各会社の個々の執務室としての性格を持つとみるべきである。上記認定のとおり，Ｃは，その専用執務室で，Ａ社の職務の遂行を独立して行っていたとみることができるのであるから，その限りでは，当該執務室は，他の者との関係で，排他的かつ独占的な執務室であり，Ａ社の職務の遂行のため独立して使用されているということができ，したがって，また，その使用は，正当な権原に基づくものであるということができる。
エさらに，Ｄの倉庫についてみると，甲２９（Ｄ作成のＡ社宛て請求書）は，「倉庫料，出入庫手数料」の請求書であるから，甲２９によれば，平成１５年１月から６月までの間に，Ａ社は，Ｆ社から仕入れた製品につき，Ｄを乙仲として使い，通関業務を代行してもらったほか，Ｄの倉庫に製品を保管していたことが認められる。上記の請求回数及び請求額からして，保管を依頼したものが会社の書類であったとは解されない。
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したがって，Ａ社は，Ｄと契約し，Ｄのシンガポール国内にある倉庫内にＡ社が取り扱う精密機械部品の保管場所を確保し，必要なスペースを賃借していた（引用に係る原判決「事実及び理由」の第３の２(6)）のみならず，Ａ社各事業年度において，Ｄの倉庫を製品の保管場所として使用していたということができる。
乙６７の２（本件情報交換条項に基づくシンガポールの税務当局からの回答文書）には，Ｄのディレクターが，「ＤはＡ社が輸入した製品を保管していない。」と回答したとの記載があるが，乙６７の２の作成日からして，この事情聴取は，平成２４年１１月にされたものであり，Ｄのディレクターの上記回答が平成１５年１月から平成１７年１２月までのことを念頭に置いたものであるかは，甚だ疑問である。そして，上記のとおり倉庫料の記載のある請求書があることも踏まえれば，乙６７の２の上記記載は，Ａ社がＡ社各事業年度においてＤの倉庫を製品の保管場所として使用していたとの上記認定を左右するものではないというべきである。オ以上によれば，特定外国子会社等が「賃借権等の正当な権原に基づいて固定施設を使用している」との意義につき，特定性，排他性，独占性等の要件が必要であるとの控訴人の主張を前提としたとしても，Ａ社が実体基準を満たしていないとは認められないから，当審における控訴人の主張(2)は，採用することができない。


(3)適用除外要件のうちの管理支配基準について控訴人は，Ｃは，多数の会社の役員を兼務していたから，Ａ社の全ての業務を担当することは客観的に不可能であり，新規顧客の開拓などを担当していたともいえず，Ａ社の仕入れ及び販売は，被控訴人が日本で行った包括的な意思決定に従って，Ｅら営業担当者が行っていたにすぎない（すなわち，Ａ社の卸売業に係る業務の管理，支配及び運営は，被控訴人が日本において行っていた）から，Ａ社は管理支配基準を満たしていないと主張する。加え
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て，控訴人は，ＣがＡ社から役員報酬を受け取っていなかったことは，Ａ社において重要な権限を有しておらず，日常的な業務を担当していなかったことの証左であり，Ｃが資金管理権限を有していたとは考え難いとも主張する。しかしながら，被控訴人が当審で提出した甲２６（Ａ社の取扱製品に関する月次粗利益レポート）によれば，Ａ社が平成１７年１月から６月までの間に行った取引をみても，各製品についての粗利益率には，大きなばらつきがある（例えば，同年１月の取引では，粗利益率の高いもの（４１．９１６２％）と低いもの（マイナス１２．５６４５％）とで，５０ポイント以上も差がある）ことが認められるから，Ａ社の取扱製品の取引条件については，Ａ社の営業担当者と仕入先又は販売先との間で個別の交渉が行われていたことがうかがわれる。さらに，被控訴人が当審で提出した大部の書証である甲２７（Ａ社が販売先に発行した製品の販売代金の請求書及びその月次一覧）及び甲２８（Ａ社が仕入先から受領した製品の仕入代金の請求書及び梱包明細書並びに請求書の月次一覧）によれば，平成１７年１月から６月までの間でも，Ａ社は，合計２９７件の販売取引を行い，合計６９件の仕入れを行ったことが認められるが，Ａ社の取引は，顧客から受注を得て，Ｆ社ほか１社に対して発注し，出来上がった製品を顧客に納入するという受注発注の形式で行われていた（引用に係る原判決「事実及び理由」の第３の２(3)）のであるから，上記のとおり多数の販売取引があったということは，それだけ，Ａ社の営業担当者が販売先と交渉をしていたことを意味するというべきである。そして，甲３０（Ａ社のＦ社やＤ宛てのデビット・ノート（請求書））によれば，平成１７年１月から６月までの間において，Ａ社の取扱製品について，不良品であるとのクレーム，製品の発送間違い，仕様変更の申出等，多種の非定型な事態が発生していたことが認められるから，Ａ社の営業担当者がこれらの事態の解決に当たったことが推認される。
以上のＡ社の取扱製品についての通常の販売及び仕入れに関する交渉やク
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レームへの対応等をＡ社の営業担当者が行うに当たっては，当然，シンガポールにおいてこれを指揮監督する人物を必要としたものと考えられ，その人物としては，Ｃしか考えられない。
したがって，上記の各書証は，Ｃが，Ａ社の営業担当者に対する指揮監督を行い，日常的な営業活動や顧客からのクレーム対応，売掛債権の督促・回収などの業務を執行していたとの認定（引用に係る原判決「事実及び理由」の第３の２(9)イ）を十分裏付けるものである。
また，甲３１（米ドル口座及び日本円口座の入出金一覧），甲３２（銀行口座入出金明細書等）及び甲３３（他行送金・行内振替のサマリーレポート）によれば，Ｃが，Ａ社の経理や銀行取引及び為替管理を含む資金管理を行い，米ドル口座，日本円口座，ＳＧＤ口座の各残高を把握しつつ，各種の支払をチェックして承認するなどし，通常の取引については，無制限の権限を有していたこと（引用に係る原判決「事実及び理由」の第３の２(9)イ）も裏付けられる。
このようにみると，Ｃが多数の会社の役員を兼務していたからといって，ＣがＡ社の全ての業務を担当することが客観的に不可能であるとはいうことができないし，ＣがＡ社から役員報酬を受け取っていなかったことは，上記の認定に影響を及ぼすものではない。
そもそも，控訴人は，原審の敗訴判決を受けるや，本件情報交換条項に基づき，シンガポール税務当局に対し情報収集を依頼したものである（乙６７の１）が，本件では，平成１５年１月から平成１７年１２月までのＡ社の実態が問題になっているにもかかわらず，平成２４年時点での情報の収集にとどまっているのであって，そのことだけでも，乙６７の２（回答文書）の証拠価値は，薄いものといわざるを得ない。しかも，既に触れたとおり，Ｂ社は，平成１９年７月頃に本社及びレンタルオフィスを旧ビルから新ビルに移転しており，事務所の面積及びレイアウトも，本件で問題となっている時点
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とは異なっている。また，Ｃについては，原審で証人尋問が行われているところ，その後に被控訴人側の立会いがないままＣから事情を聴取しても，その証拠価値は，薄いというべきである。さらには，Ｂ社と取引があるといっても，Ａ社との類似性があるかないかも分からない別の会社の事情（乙７０）をもって，Ａ社の場合も同じであろうなどと推認することはできない。控訴人は，原判決の「Ａ社においては，経営上重要な事項に関する意思決定及び会計帳簿書類の作成・保管を含む日常的な業務の遂行は，いずれもＡ社の取締役であるＣ及びＥら営業担当者により行われていた」との認定（５６頁１６行目から１９行目まで）を種々非難するが，この認定を否定する有効な証拠を，結局，提出することができなかったのである。したがって，当審における控訴人の主張(3)も，採用することはできない。３以上によれば，被控訴人の請求はいずれも理由があり，これと同旨の原判決は相当であり，本件控訴は理由がないから，これを棄却することとして，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第１７民事部
裁判長裁判官      原          優
裁判官      江口    とし子
裁判官      本田    能久


平成３１年２月１４日判決言渡
平成２９年（行ケ）第１０２３６号審決取消請求事件（以下「甲事件」という。）平成２９年（行ケ）第１０２３７号審決取消請求事件（以下「乙事件」という。）
口頭弁論終結日平成３０年１１月１４日
判              決
甲事件原告・乙事件被告      大阪ガスケミカル株式会社（以下「原告」という。）
同訴訟代理人弁護士      石    川              正
畑        郁    夫
重    冨    貴    光
黒    田    佑    輝
甲事件   被告・   乙事件   原告     田岡化   学工業   株式会   社（以下「被告」という。）
同訴訟代理人弁護士      松    本              司
田    上    洋    平
冨    田    信    雄
主文
１原告の甲事件請求を棄却する。
２被告の乙事件請求を棄却する。
３訴訟費用は，甲事件・乙事件を通じてこれを２分し，それぞれを各自の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
１甲事件
特許庁が無効２０１３－８０００２９号事件について平成２９年１１月２８日にした審決のうち，特許第４１４０９７５号の請求項１～４，６，８，９に係る部分を取り消す。
２乙事件
特許庁が無効２０１３－８０００２９号事件について平成２９年１１月２８日にした審決のうち，特許第４１４０９７５号の請求項７に係る部分を取り消す。
第２事案の概要
１手続の経緯
(1)被告は，名称を「フルオレン誘導体の結晶多形体およびその製造方法」とする発明について，平成２０年２月８日，特許出願をし（優先権主張：平成１９年２月１５日，優先権主張国：日本国），同年６月２０日，その特許権の設定登録（特許第４１４０９７５号）を受けた（甲１，以下「本件特許」といい，本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。）。
(2)原告は，平成２５年２月２０日に本件特許の無効審判請求（無効２０１３－８０００２９号）をしたところ，特許庁は，平成２６年７月２５日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「第一次審決」という。）をし，同審決の謄本は，同年８月４日に原告に送達された。
(3)原告は，平成２６年９月１日，知的財産高等裁判所（以下「知財高裁」という。）に対し，第一次審決の取消しを求める訴え（知財高裁平成２６年（行ケ）第１０２０２号，以下「第一次審決取消訴訟」という。）を提起し，知財高裁は，平成２８年１月２７日，「特許庁が無効２０１３－８０００２９号事件について平成２６年７月２５日にした審決を取り消す。」との判決（甲２４５，以下「前訴判決」という。）をした。被告は，最高裁判所に対し，前訴判決について上告受理申立てをしたが(平成２８年（行ヒ）第１８５号)，最高裁判所は，平成２９年１月２０日，不受理決定をし，前訴判決は確定した。（甲２４５，乙４３，４４）(4)特許庁は，無効２０１３－８０００２９号について更に審理し，平成２９年１１月２８日，被告が同年２月９日付けでした，請求項５，１０を削除することを含む訂正請求（以下「本件訂正」という。）を認めた上，「特許第４１４０９７５号の請求項７に係る発明についての特許を無効とする。特許第４１４０９７５号の請求項１ないし４，６，８，９に係る発明についての審判請求は，成り立たない。特許第４１４０９７５号の請求項５，１０についての本件審判請求を却下する。」との審決（以下「第二次審決」という。）をし，第二次審決の謄本は，同年１２月７日に原告及び被告に送達された。
(5)原告は，平成２９年１２月２８日，第二次審決のうち，本件特許の請求項１～４，６，８，９に係る部分の取消しを求める訴訟（甲事件）を提起し，被告も，同日，第二次審決のうち，本件特許の請求項７に係る部分の取消しを求める訴訟（乙事件）を提起した。
２本件発明の要旨
本件訂正後の本件特許の請求項１～４，６～９（以下，各請求項の発明を，請求項の番号に従い「本件発明１」などといい，併せて「本件発明」という。）は，以下のとおりのものである。
【請求項１】
「ヘテロポリ酸の存在下，フルオレノンと２－フェノキシエタノールとを反応させた後，得られた反応混合物から５０℃未満で９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの析出を開始させることにより９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの粗精製物を得，次いで，純度が８５％以上の該粗精製物を芳香族炭化水素溶媒に溶解させた後に６５℃以上で９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの析出を開始させる９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの結晶多形体の製造方法。」（本件発明１）
【請求項２】
「ヘテロポリ酸の存在下，フルオレノンと２－フェノキシエタノールとの反応が，脱水条件下で行われる請求項１に記載の製造方法。」（本件発明２）
【請求項３】
「ヘテロポリ酸が，リン酸またはケイ酸と，バナジウム，モリブデンおよびタングステンから選ばれる少なくとも１つの元素の酸素酸イオンとから構成されるヘテロポリ酸である請求項１～２に記載の製造方法。」（本件発明３）
【請求項４】
「ヘテロポリ酸が，ヘテロポリ酸無水物または予め脱水処理されたヘテロポリ酸である請求項１～３に記載の製造方法。」（本件発明４）
【請求項６】
「溶媒が，トルエンまたはキシレンである請求項１～４に記載の製造方法。」（本件発明６）
【請求項７】
「示差走査熱分析による融解吸熱最大が１６０～１６６℃である９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの結晶多形体。」（本件発明７）
【請求項８】
「Ｃｕ－Ｋα線による粉末Ｘ線回折パターンにおける回折角２θが１２．３°，１３．５°，１６．１°，１７．９°，１８．４°，２０．４°，２１．０°，２３．４°および２４．１°にピークを有する９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの結晶多形体。」（本件発明８）
【請求項９】


「回折角２θの最大ピークが１８．４°である請求項８に記載の結晶多形体。」（本件発明９）
３第二次審決の理由の要点
以下，本件の争点に関する部分（無効理由３，４）についてのみ摘示する。
(1)無効理由３について
ア特開２００７－２３０１６号公報（甲６）には以下の方法発明（以下「引用方法発明」という。）及び引用方法発明により製造された結晶発明（以下「引用結晶発明」という。）が記載されている。
引用方法発明
「フルオレノン，フェノキシエタノール，トルエン及び１００℃で減圧乾燥し結晶水を除いたケイタングステン酸を加え，トルエン還流下，生成水を反応系外に除去しながら攪拌し，得られた反応液からの析出により，純度９６．２％の９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレン（以下「ＢＰＥＦ」ということがある。）の白色結晶を得る方法。」
引用結晶発明
「フルオレノン，フェノキシエタノール，トルエン及びケイタングステン酸を加え，得られた反応液からの析出により得た純度９６．２％の９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの白色結晶」イ本件発明１と引用方法発明の対比及び相違点についての判断
一致点
「ヘテロポリ酸の存在下，フルオレノンと２－フェノキシエタノールとを反応させた後，得られた反応混合物から９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンを析出させることにより純度が８５％以上の９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの粗精製物を得る方法。」に関するものである点。
相違点
（相違点１－１）
本件発明１においては，粗精製物の段階で「５０℃未満でＢＰＥＦの析出を開始」させるのに対して，引用方法発明においては，粗精製物の段階における析出開始温度が特定されていない点。
（相違点１－２）
本件発明１においては，「次いで，該粗精製物を芳香族炭化水素溶媒，に溶解させた後にＢＰＥＦの析出を開始」させるという特定の溶媒を用いた再結晶化の操作を更に行っているのに対して，引用方法発明においては特定の溶媒を用いた再結晶化の操作が更に行われていない点。
（相違点１－３）
本件発明１においては，再結晶化の段階で「６５℃以上でＢＰＥＦの析出を開始」させているのに対して，引用方法発明においては再結晶化の段階がなく，その段階における析出開始温度が特定されていない点。
相違点についての判断
ａ相違点１－１について
甲６の実施例１０と本件明細書の実施例４は，実験条件及び結果が実質的に同じであり，同じ製造方法から同じ結晶が得られるはずであるから，引用方法発明においても，融点１０４℃のＢＰＥＦの多形体（以下，示差走査熱分析による融解吸熱最大が１００～１３０℃であるＢＰＥＦの結晶多形体を「多形体Ａ」ということがある。）が３８℃で析出しており，５０℃未満の析出開始温度で得られているものと推認される。したがって，相違点１－１について実質的な差異があるとは認められない。
ｂ相違点１－２について
引用方法発明は，「煩雑な触媒除去操作や精製操作を行なうことなく，イオウ分を含まない高品質な製品を工業的有利に製造する方法を提供すること」を目的として，触媒の種類に工夫を加えた発明であるが，ＢＰＥＦの新規な結晶多形体を得ようとする動機付けについては，甲６に示唆を含めて記載がない。また，甲１４（久保田徳昭ほか「分かり易い晶析操作」平成１５年１２月１日発行分離技術会。以下，同一書籍である甲１５８を併せて「甲１４’」ということがある。）に「製品特性として結晶形状が重要」であること及び「製造法を工夫することにより製品にさまざまな機能・特性を付与することが可能」になることが記載されているとしても，これは一般論としての可能性が述べられているにすぎない。甲６１～７０（特開２００４－２３７６号公報［甲６１］，特公平６－５７６７６号公報［甲６２］，特表平９－５００６５４号公報［甲６３］，特開平６－２８７１７７号公報［甲６４］，特開平１１－１７１８４３号公報［甲６５］，特開２００３－４０８３０号公報［甲６６］，特開平５－１３２４４１号公報［甲６７］，特開２００１－８１１７９号公報［甲６８］，特開２０００－１２８９７７号公報［甲６９］及び特開２００５－１２００５５号公報［甲７０］）にも，本件発明の「９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレン」（ＢＰＥＦ）に関する記載はなく，甲６７～７０は，ビスフェノールという特定のモノマーの結晶多形体に関するものであり，本件発明の化合物と異なる化合物について結晶多形体に関する記述があるからといって，ＢＰＥＦの新規な結晶多形体を得ようとする動機付けがあることにはならない。
医薬化合物の結晶多形体探索の動機付けについて，甲５（松岡正邦ほか「結晶多形の最新技術と応用展開」平成１７年８月３１日第１刷発行株式会社シーエムシー出版。以下，同一書籍である甲５，８６，１２４，２４４，乙１の２を併せて「甲５’」ということがある。）に記載があっても，化合物全般に結晶多形体の探索のための動機付けがあるわけではない。ＢＰＥＦは，モノマーとして溶媒に溶解して重合される原料であって，結晶形によってその後の重合物質に影響を与えるものではないから，結晶形によってそのバイオアベイラビリティーが異なる医薬品化合物の場合とは異なり，引用方法発明において，結晶多形体探索の動機付けがあったとはいえない。


⒝原告は，甲６（特開２００７－２３０１６号公報）には，反応溶媒として，トルエンが使用され，そのまま晶析溶媒として用いることが示唆されているし，再結晶化することも示唆されていると主張しているが，この「再結晶」は，高純度化を目的とした精製操作としてのもので，本件発明１のように結晶多形体の作り分けを目的とした操作ではなく，他の結晶多形体を得るための操作を行う動機付けとなるものではない。また，引用方法発明（甲６の実施例１０）で得られたＢＰＥＦは，純度９６．２％と十分に高純度なものであり，煩雑な精製操作を行わないことを目的とする引用方法発明において，再結晶化の精製操作を追加して行うべき積極的な動機付けがあるとも認められない。
原告は，甲９（特開平１０－４５６５５号公報）及び甲１０（特開平１０－４５６５６号公報）には，芳香族炭化水素溶媒であるトルエン等を晶析溶媒に用いてＢＰＥＦの粗精製物を再結晶化することが記載されている上，甲１１（特開平９－２５５６０９号公報），甲１２（特開２０００－１９１５７７号公報）及び甲１３（特開２００５－１０４８９８号公報）には，トルエンを含む幅広い溶媒をＢＰＥＦの晶析溶媒に使用できることが記載されている旨主張しているが，ＢＰＥＦの新規な結晶多形体を提供するという課題の解決手段として，本件発明１の特定の晶析溶媒である芳香族炭化水素溶媒を選択的に使用することについては，甲６，９～１４及び他の甲号証の公知刊行物にも記載がなく，これが本件特許の優先日である平成１９年２月１５日（以下「本件優先日」という。）前の技術水準において当業者の技術常識になっていたと認めることもできない。
したがって，本件優先日前の技術水準において，新規な結晶多形体を得るための再結晶化工程を設けることについて，動機付けが存在していたとは認められず，相違点１－２について容易に想到し得たとは認められない。
ｃ相違点１－３について
提出されている全ての公知刊行物を精査しても，再結晶化の段階で「６５℃以上でＢＰＥＦの析出を開始」させることについての記載が示唆を含めて認められない。上記ｂで検討したとおり，引用方法発明において，新規な結晶多形体を得るための再結晶化工程を設けることが動機付けられない以上，その再結晶化の段階で「６５℃以上でＢＰＥＦの析出を開始」させるという本件発明１の特定事項を設定することは困難である。
ｄ効果について
本件発明１により得られる，示差走査熱分析による融解吸熱最大が１６０～１６６℃であるＢＰＥＦの結晶多形体（以下「多形体Ｂ」ということがある。）は，嵩密度が０．５以上，好ましくは０．６～０．８ｇ／ｃｍ３であって，本件明細書の記載から嵩密度が０．２ｇ／ｃｍ３程度と認められる多形体Ａよりも嵩密度が高く，容積効率等の点で工業的な取扱いにおいて有利である。そして，多形体Ｂがそのような高い嵩密度が得られることは，特にＢＰＥＦの結晶多形体の存在が知られていなかった技術水準のもとでは，予測可能なものとはいえない。
ｅ総括
以上のとおり，本件発明１は，引用方法発明及び周知技術に基づいて，又は引用法方法発明及び甲９若しくは甲１０に記載された発明に基づいて，容易に発明をすることができたものとはいえない。
ウ本件発明２～４と引用方法発明との対比
本件発明２～４は，本件発明１をさらに限定したものであるところ，本件発明１が甲６に記載された引用方法発明及び周知技術に基づいて，又は引用方法発明及び甲９若しくは甲１０に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものでない以上，本件発明２～４についても，引用方法発明に基づいて容易に発明をすることができたものではない。
エ本件発明６と引用方法発明の対比及び相違点についての判断
対比
本件発明６は，本件発明１から，さらに，多形体Ｂの析出のための溶媒をトルエン又はキシレンに限定したものであるから，引用方法発明との対比において，以下の相違点を有する。
（相違点６－１）
本件発明６においては，粗精製物の段階で「５０℃未満でＢＰＥＦの析出を開始」させるのに対して，引用方法発明においては粗精製物の段階における析出開始温度が特定されていない点。
（相違点６－２’）
本件発明６においては，「次いで，該粗精製物をキシレンまたはトルエンに溶解させた後にＢＰＥＦの析出を開始」させるという特定の溶媒を用いた再結晶化の操作を更に行っているのに対して，引用方法発明においては該粗精製物をキシレンまたはトルエンに溶解させた後，再結晶化の操作が更に行われていない点。
（相違点６－３）
本件発明６においては，再結晶化の段階で「６５℃以上でＢＰＥＦの析出を開始」させているのに対して，引用方法発明においては再結晶化の段階がなく，その段階における析出開始温度が特定されていない点。
相違点についての判断
前記イで検討したのと同様に，相違点６－１について実質的な差異があるとは認められないものの，引用方法発明において，新規な結晶多形体を得るための再結晶化工程を設けることが動機付けられない以上，相違点６－２’，相違点６－３についての構成を容易に想到できたとは認められない。
オ本件発明７と引用結晶発明の対比及び相違点についての判断
一致点と相違点
本件発明７と引用結晶発明とを対比すると，両者は「９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの結晶」に関するものである点において一致し，次の点において相違する。
（相違点７－１）
本件発明７においては，示差走査熱分析による融解吸熱最大が１６０～１６６℃である９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの結晶多形体であるのに対して，引用結晶発明においては，純度９６．２％の９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの白色結晶であって，示差走査熱分析による融解吸熱最大が特定されていない点。
相違点についての判断


前記イのとおり，引用結晶発明は，融点１０４℃の多形体Ａの結晶と推認されるところ，以下のａ～ｄのとおり，甲６に記載された発明及び周知技術に基づいて，又は甲６に記載された発明及び甲９若しくは甲１０に記載された発明に基づいて，容易に多形体Ａを本件発明７の多形体Ｂとすることはできない。
ａ動機付けについて
引用結晶発明は，煩雑な精製操作を行うことなく高純度のＢＰＥＦを得ることを目的としたものであるので，甲６の実施例１０で，既に純度９６．２％のＢＰＥＦの白色結晶が得られているのであるから，更に精製を行う動機付けはないし，別の結晶多形体を得る動機付けはない。
甲５，１４の結晶多形に関する文献の記載から，結晶多形体間の溶解性の差等のため検討が行われる医薬品化合物をはじめとして一定程度結晶多形体に関する注目があったといえるにしても，工業製品全般に関して，一つの結晶から，自動的に他の結晶多形体への動機付けがあるものとはいえない。
ｂ結晶を得るための手法に関して
本件発明７は，酸触媒として「特に酸触媒由来の不純物の生成が少なく，実質的に単一な多形体を得やすいヘテロポリ酸」を，溶媒として，トルエン，キシレンなどの特定の溶媒をそれぞれ選択使用し，その上で，粗精製物の析出開始温度の上限値を「５０℃未満」とし，粗精製物の純度の下限値を「８５％以上」とし，更に通常低温に冷却して結晶析出させると考えられるところ，高い温度で結晶の析出を開始させるために，高い濃度で溶解させ，あえて再結晶化時の析出開始温度の下限値を「６５℃以上」とすることで，ＢＰＥＦの新規な結晶多形体を得たものである。多形体Ｂは，本件優先日時点で公知のものではなく，その製造方法が知られているわけでもないし，甲９，１０に，たまたま，本件発明の多形体Ｂの製造工程の一工程の溶媒が好ましい例として記載されているからといって，多形体Ａであることが推認される引用結晶発明から多形体Ｂを得ることを容易に想到することはできない。
ｃその他の製造方法による多形体Ｂの容易想到性についてその他の本件優先日前に頒布された甲号証を検討しても，多形体Ａを経由しない製造方法（本件発明１～４，６とは異なる製造方法）によって，示差走査熱分析による融解吸熱最大が１６０～１６６℃である多形体Ｂを確実に取得したことが理解できる記載も示唆もない。
また，甲６の再結晶化や晶析に関する記載に基づく示唆を勘案しても，甲６に大阪瓦斯株式会社が独自に開発したとするトルエン加水分解法（甲１９，乙１７）に関する開示がないことなどからすると，その製造ルートは示されておらず，示差走査熱分析による融解吸熱最大が１６０～１６６℃である多形体Ｂを製造できるとはいえない。
そして，多形体Ｂが得られない以上，その結晶の融点を測定して，「示差走査熱分析による融解吸熱最大が１６０～１６６℃である」との特定をすることができない。
ｄ効果について
効果の顕著性の点からみても，多形体Ｂは，引用結晶発明に対して，嵩密度が３倍存在するという当業者の予測を超える効果を奏している。カ本件発明８と引用結晶発明の対比及び相違点についての判断
一致点と相違点
本件発明８と引用結晶発明とを対比すると，両者は「９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの結晶」に関するものである点において一致し，次の点において相違する。
（相違点８－１）
本件発明８においては，Ｃｕ－Ｋα線による粉末Ｘ線回折パターンにおける回折角２θが１２．３°，１３．５°，１６．１°，１７．９°，１８．４°，２０．４°，２１．０°，２３．４°及び２４．１°にピークを有する９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの結晶多形体であるのに対して，引用結晶発明においては純度９６．２％の９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの白色結晶であって，Ｃｕ－Ｋα線による粉末Ｘ線回折パターンにおける回折角２θのピークが特定されていない点。
相違点についての判断
前記イのとおり，引用結晶発明は多形体Ａと推認される。引用結晶発明は，煩雑な精製操作を行うことなく高純度のＢＰＥＦを得ることを目的としたものであるところ，既に純度９６．２％のＢＰＥＦの白色結晶が得られているのであるから，さらに精製を行う動機付けはないし，別の結晶多形体を得る動機付けもない。


また，「Ｃｕ－Ｋα線による粉末Ｘ線回折パターンにおける回折角２θが１２．３°，１３．５°，１６．１°，１７．９°，１８．４°，２０．４°，２１．０°，２３．４°および２４．１°にピークを有する，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの結晶多形体」は，本件優先日時点で公知のものではなく，製造方法が知られているわけでもない。甲９，１０に，たまたま本件発明の製造工程の一工程の溶媒が好ましい例として記載されているからといって，上記ＢＰＥＦの結晶多形体を得ることが容易想到とはいえない。そして，本件優先日前に頒布された甲号証を検討しても，多形体Ａを経由しない製造方法（本件発明１～４，６とは異なる製造方法）によって，そのＣｕ－Ｋα線による粉末Ｘ線回折パターンにおける回折角２θが１２．３°，１３．５°，１６．１°，１７．９°，１８．４°，２０．４°，２１．０°，２３．４°及び２４．１°にピークを有する多形体を確実に取得したことが理解できる記載も示唆もなく，上記特定の粉末Ｘ線回折パターンを有する多形体を得ることが容易でない以上，そのＣｕ－Ｋα線による粉末Ｘ線回折パターンにおける回折角２θが１２．３°，１３．５°，１６．１°，１７．９°，１８．４°，２０．４°，２１．０°，２３．４°及び２４．１°にピークを有することを特定することもできない。さらに，効果の顕著性の点からみても，多形体Ｂは，引用結晶発明に対して，嵩密度が３倍存在するという当業者の予測を超える効果を奏している。以上からすると，本件発明８は，甲６に記載された発明及び周知技術に基づいて，又は甲６に記載された発明及び甲９若しくは甲１０に記載された発明に基づいて，容易に発明をすることができたものではない。
キ本件発明９と引用結晶発明との対比
本件発明９は，本件発明８から「回折角２θの最大ピークが１８．４°である」ことを更に特定したものであり，前記カと同様に，本件発明９は，甲６に記載された発明及び周知技術に基づいて，又は甲６に記載された発明及び甲９若しくは甲１０に記載された発明に基づいて，容易に発明をすることができたものとはいえない。
(2)無効理由４について
ア前訴判決は，①原告は，平成１４年３月頃から平成１９年２月１日までの間に，●●●●●●株式会社（以下「α社」という。），株式会社●●●●●●●●●●●●●（以下「β社」という。），●●●●●株式会社（以下「γ社」という。），三菱ガス化学株式会社（以下「δ社」という。）及び●●●●●●●●株式会社（以下「ε社」という。）に対し，合計１３回ＢＰＥＦを譲渡する各取引をしていたところ，平成１９年２月１日にされたβ社との取引（後述する第６取引，以下，第６取引と多形体ＢのＢＰＥＦが対象物となっていたその他の上記の各取引とを併せて「本件各取引」という。）の対象物であったＢＰＥＦ以外のＢＰＥＦは，いずれも本件発明７の実施品に該当する多形体ＢのＢＰＥＦであったと認定し，さらに，②本件各取引の対象物であるＢＰＥＦは，従前，原告，被告，●●株式会社（以下「Ｘ社」という。）及び大阪瓦斯株式会社（以下「Ｙ社」という。）がしていた共同開発（以下「本件共同開発」という。）とは別に，Ｙ社が開発した製造方法によって製造されたものであって，そのＢＰＥＦの物性情報（示差走査熱分析による融解吸熱最大）は，原告，被告，Ｘ社及びＹ社の間で締結された平成５年９月２１日付けの覚書（以下「本件覚書」という。）に基づく秘密保持義務の対象とはならず，α社～ε社が，秘密保持義務を負担していたとは認められないことを認定し，本件発明７が本件優先日前に公然実施されたものであるとしたが，これらの点について，行政事件訴訟法３３条１項の拘束力が及ぶ。
イ公然実施についての判断
前訴判決のとおり，第６取引を除く本件各取引の対象となったＢＰＥＦは，本件発明７に該当するものであって，それらの各取引によって，本件優先日前，本件発明７に該当する多形体Ｂを原告が実施（譲渡）したと認められる。本件各取引の対象となったＢＰＥＦは，Ｙ社が独自に開発した製造方法によって製造されたものであり，その物性情報（示差走査熱分析による融解吸熱最大）は，本件覚書に基づく秘密保持義務の対象とはならない。
その他，原告からＢＰＥＦの譲渡を受けたα社～ε社が，原告又はＹ社に対して本件各取引の対象物であるＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大について秘密保持義務を負担していたと認めるに足りる証拠はなく，第６取引を除く本件各取引によって，本件発明７は，本件優先日前に日本国内又は外国において公然実施された発明となっていた。
なお，被告は，本件発明７の公然実施の判断について主張しているが，前訴判決の拘束力が及ぶので，その点に関する主張は採用することができない。
ウ公知についての判断
証拠によると，平成１４年３月頃に原告が，ロット番号０２０１８～０２０２１のＢＰＥＦをＹ社から購入してα社に対して譲渡した取引（後述する第１取引）に先立って，同ロット番号のＢＰＥＦのサンプルの示差走査熱量測定がα社によって行われており，守秘義務のないα社の担当者及びその上司が，同サンプルの示差走査熱分析による融解吸熱最大が１６２．８～１６３．２℃であったことを知ったと認定でき，少なくとも第１取引によって，本件発明７に該当するＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大は，公然知られていたということができる。したがって，本件発明７は，本件優先日前に日本国内又は外国において公然知られた発明になっていた。
エ以上のとおり，本件発明７は，特許法２９条１項１号，２号に該当し，本件発明７に係る特許は同条に違反してされたものである。
４原告主張の取消事由等


(1)本件発明１の容易想到性判断の誤り（取消事由１）(2)本件発明２の容易想到性判断の誤り（取消事由２）(3)本件発明３の容易想到性判断の誤り（取消事由３）(4)本件発明４の容易想到性判断の誤り（取消事由４）(5)本件発明６の容易想到性判断の誤り（取消事由５）(6)本件発明７の容易想到性判断の誤り（予備的主張）(7)本件発明８の容易想到性判断の誤り（取消事由６）(8)本件発明９の容易想到性判断の誤り（取消事由７）
５被告主張の取消事由
本件発明７の公然実施及び公知についての認定判断の誤り（取消事由８）
第３当事者の主張
１本件発明１の容易想到性判断の誤り（取消事由１）
(原告の主張)
(1)動機付けについて
ア結晶性粒子の製造を目的とした，晶析による結晶多形体の探索は，本件で問題になっているＢＰＥＦのようなファインケミカルズの分野においては重要な課題，技術常識であり，当業者には結晶多形体を得ようとする動機付けがあった（前訴判決の６７頁２１行～６８頁７行，甲５，１４，５９，６０，１２４，１５８，２４６，２４７）。
本件明細書の段落【０００２】，【０００３】や本件優先日前に存した先行技術文献（甲５，１４，６７，２３１～２３７）からすると，①本件優先日当時，最終的に溶解して重合され，高分子化合物（ポリマー）になる単量体（モノマー）であっても，高品質なポリマー製造のためにはモノマー自体の純度が重要であり，かつ②嵩密度をはじめとする粉体特性や純度に結晶形が重要な影響を与えると当業者が認識しており，③高純度かつより良い粉体特性を有するモノマーを製造するために結晶多形体を作り分けることが技術常識になっていたと認められる。イ結晶多形体の探索においては，できるだけ多くの結晶化条件について網羅的に実験を行うというスクリーニング法を実施することが技術常識となっていた（前訴判決，甲５，１２４，乙１の２）。
また，溶媒の種類と結晶化温度（晶析温度）が結晶多形体析出に際しての主な結晶化条件であることも技術常識であったから，結晶多形体の探索に際して，当業者が溶媒や結晶化温度（晶析温度）について，通常発揮する創作能力を用いてスクリーニング法によって結晶多形体を析出することは容易に想到し得たものである（甲５５，５６）。
ウ被告は，結晶多形体と結晶の外観形状（晶癖）が異なるものであるとして，晶癖の相違が，結晶多形体探索の動機付けとは無関係であるかのように主張しているが，結晶の内部構造（空間群）や結晶の外観形状は，結晶多形体を決定する要素として位置付けられていて，結晶の外観形状と結晶多形体が技術的に無関係とはいえない（甲５９，２４４）。
また，結晶多形体の制御方法と晶癖の制御方法は共通しており，結晶多形体により結晶の外観形状が異なって，嵩密度等の粉体特性や純度に大きな影響を与えるから，粉体特性改善の観点からも結晶多形体を制御することは重要な技術事項とされており（甲８６，乙１の１），嵩密度等の粉体特性改善を目的として所望の外観形状を備えた結晶を探索することは，とりもなおさず結晶多形体を探索することを包含するものといえ，被告の主張は失当である。
そして，被告は，第一次審決取消訴訟において，甲６７が結晶多形体であることを認めていた（甲２４８）。
エなお，被告は，甲２４６～２４８及びそれらに基づく主張が時機に後れた攻撃防御方法であると主張するが，本件訴訟の経過からして訴訟の完結を遅延させるものではなく，その主張は失当である。
また，結晶多形体及び晶癖に関し，被告が平成３０年１０月３１日に提出した乙４９～５２は，時機に後れた攻撃防御方法として却下されるべきである。
(2)相違点１－２の容易想到性について
ア第二次審決は，相違点１－２について，晶析溶媒として芳香族炭化水素溶媒を選択することは容易想到でないと判断した。
しかし，前訴判決が認定したとおり，本件優先日当時，結晶多形体の析出に当たって，重要な析出条件として，晶析溶媒の種類に着目することは技術常識であった。甲６には，①ＢＰＥＦの晶析溶媒として芳香族炭化水素溶媒の一つであるトルエンが記載され，また，②晶析溶媒として反応溶媒をそのまま使用してもよいとの記載が存在する。加えて，③引用方法発明である甲６の実施例１０の反応溶媒はトルエンである。
ＢＰＥＦの製造方法に関する甲９～１１にも，ＢＰＥＦの再結晶化を行う際の晶析溶媒として芳香族炭化水素溶媒であるトルエンが記載されており，甲１２，１３にも，ＢＰＥＦの晶析を行う際の溶媒としてトルエンなどの芳香族炭化水素溶媒を用いることが記載されており，甲９～１３における各公知刊行物に示されるように，晶析によるＢＰＥＦの結晶多形体探索を行う際に，晶析溶媒のスクリーニングで芳香族炭化水素溶媒であるトルエンを選択することは，当業者にとって周知であったといえる。
イまた，本件優先日当時，高品質なポリマーを製造するためには,純度が９９％以上のモノマーが必要であったと認識されており，ＢＰＥＦにおいても９９．５％を超える純度のものが知られていた（甲９の実施例２及び甲１０の実施例３）。そうすると，甲６の実施例９や実施例１０で得られたＢＰＥＦ（純度がそれぞれ９９．０％，９６．２％）も純度が低く，甲６に接した当業者は，甲６に開示されたＢＰＥＦ粗精製物から，甲９や甲１０が開示するような，より純度の高いＢＰＥＦを製造するべく，結晶多形体の作り分けを含めた精製を行うことを動機付けられるといえる。
ウ以上のとおり，当業者において，甲６の実施例１０（本件明細書の実施例４で粗精製物を得るためのものと，実験条件及び結果が実質的に同じ）にあるトルエンについて，甲６の上記記載に基づくか又は甲９～１３の記載事項やそこに示された周知技術に基づいて，そのままこれを再結晶化操作の溶媒として用いることは極めて容易に想到できるものである。


エ被告は，甲６は煩雑な精製操作等を行わないことを目的とするものであるから，甲６に甲９や甲１０を組み合わせる動機付けがないと主張するが，甲６において煩雑な精製操作を行わないとする目的は，イオウ分を含まない製品を製造することにある（段落【０００７】）。かえって，甲６は，純度を向上するための精製操作を行う技術的思想を明細書で説明しているのであって（段落【００２５】），被告の主張は失当である。
(3)相違点１－３の容易想到性判断の誤り
アスクリーニング法による結晶多形体探索に当たり，当業者には，結晶の析出開始温度が主な結晶化条件であることが認識されていた（甲２３８～２４１）上，晶析に際し，析出開始温度を上げたり下げたりすることによって結晶化条件を見つけ出す作業も一般に行われていた（甲１４）。
そして，本件発明では，結晶多形体の析出を行うに当たって芳香族炭化水素溶媒としてトルエンを使用するが，このトルエンの沸点は１１０．６℃であるから，わずか１０回程度の実験で，本件発明１の析出開始温度の閾値である６５℃を容易に把握することができる。
イ   また，相違点１－３は，引用方法発明である甲６の実施例１０に，副引例である甲９又は甲１０を適用することで，当業者が容易に想到し得たものである。
すなわち，甲９及び甲１０の各実施例１の溶液よりも濃度の低い本件明細書の実施例５（ＢＰＥＦに対する溶媒量８重量倍）での結晶析出開始温度が６５℃であるところ，ここに同一の製造方法で製造したＢＰＥＦ粗精製物を同一の溶媒に溶解させて再結晶化操作を行えば，溶液濃度が高いほど，析出開始温度が高くなるという技術常識を踏まえると，当業者は，溶液の濃度がより高い甲９及び甲１０の各実施例１の結晶析出開始温度が，６５℃以上であることは容易に確認できる。また，甲９，１０において，ＢＰＥＦの再結晶化の際にトルエンを溶媒として用いた場合には，溶媒量は，ＢＰＥＦに対して約２重量倍～約１６重量倍とすることが記載・開示されており，これは本件明細書の段落【００３０】に記載された１．５重量倍～７重量倍を包含している。加えて，本件明細書において，「更に好ましくは１．５重量倍～７重量倍」としている範囲は，甲９，１０に記載・開示されている約２重量倍～約１６重量倍の中間付近の範囲であって，甲９，１０に接した当業者がそのような溶媒量を選択することに何らの困難性もない。そして，相違点１－３における「６５℃以上でＢＰＥＦの析出を開始」とは，溶液を加熱した後，冷却時に何らの温度制御を行わずに冷却する方法であり，本件明細書の実施例５，実施例６及び実施例８は，いずれも徐々に冷却したところ，６５℃，７０℃，７２℃で結晶が析出し始めたという「現象」にすぎない。この「現象」は，溶液濃度が高いほど，析出開始温度が高くなるという技術常識を利用したことによる結果にすぎず，副引例（甲９及び甲１０の各実施例１）に開示された溶液濃度（ＢＰＥＦに対する溶媒量）の記載・開示及び再結晶原理を踏まえて再結晶化操作をした場合に，当業者が相違点１－３における「６５℃以上でＢＰＥＦの析出を開始」する現象を確認することは容易である。
被告は，「溶液濃度が高いと結晶析出開始温度も高くなり，その温度は自ずと決定される」という原告主張の原理は誤りであると主張しているが，溶媒に溶かす溶質や溶媒の種類が異なると，結晶析出開始温度が異なるのは当然である。溶質や溶媒の種類に関係なく，溶液濃度が決まると，結晶析出開始温度が一意に決まるかのようにいう被告の主張は，原告の主張を正解しないものである。被告が提出した乙３７，３８についても，乙３７で再結晶化の対象となったＢＰＥＦ粗精製物がどのように製造されたかが不明であり，その製造方法や追試結果も記載されていないから，乙３７は，甲９の実施例１を忠実に追試したものとは認められない。乙３８についても，乙３８の追試対象である甲１３の実施例１において，精製操作の対象となっているのは，ＢＰＥＦと硫酸ナトリウムの混合結晶であって，相違点１－３の晶析対象であるＢＰＥＦ粗精製物ではなく，本件発明１の再結晶化操作とは内容において異なっている。
被告は，本件発明１において，析出開始温度の制御がされていると主張するものの，本件明細書中で多形体Ａ（粗精製物）から多形体Ｂを製造するための再結晶化操作の実施例である実施例５，６の「この溶液を徐々に冷却した」という記載内容及び被告が，別件の無効審判において，「徐々に冷却」とは，「温度制御を一切行わないこと」と主張していること（甲５４）からすると，温度制御がされていないことは明らかである。
また，被告は，析出操作開始時の温度（未飽和溶液の調製温度）を「９０℃」，「１００℃」及び「９０℃」に各調整し，同温度で一定時間攪拌することにより，多形体Ｂの結晶析出が「６５℃」，「７０℃」及び「７２℃」で開始されるように制御していると主張するが，トルエンの沸点（１１０．６℃）及び蒸発したトルエンの危険性（引火性，有毒性）に鑑みると，沸点より少し低い９０～１００℃程度の溶液を作ることは技術常識の範囲で当業者が設定する溶液温度であり，かつ溶液を均一なものとするべく攪拌することも溶液調製の一般的手法にすぎず，それをもって温度を制御していたとはいえない。
(4)本件発明１の作用効果に関する判断の誤り
ア多形体Ｂの作用効果とされる嵩密度について，嵩密度は，同じ物質でもその充填状態によって値が大きく異なることから，測定方法の明記が必要であるとされているにもかかわらず，本件明細書は，段落【００３３】において「嵩密度が０．５以上，好ましくは０．６～０．８ｇ／ｃｍ３」と記載するのみで，測定方法について何ら記載していない。このような記載では，当業者はどのような充填方法を採用すると，このような嵩密度が達成できたのかを理解することができず，本件発明１の嵩密度に関する作用効果はおよそ評価不能である。イ一般に，作用効果によって進歩性が肯定されるのは，対象発明が従来技術に比して顕著な作用効果を有し，かつ，当該顕著な作用効果が出願当時の技術水準から当業者にとって予測できない場合である。


これを本件についてみると，本件優先日当時，結晶形の違いによって嵩密度が１．５～６倍になるという従来技術を示す各文献（甲６１～６６）が多数存在しており，各文献が示す知見及び技術水準を踏まえると，多形体Ｂの嵩密度が，多形体Ａに比べて３倍程度高くなったという程度では，顕著な作用効果とはいえず，かつ，当業者の予測を何ら超えるものでもない。
なお，第二次審決は，①多形体Ｂの存在が知られていなかった技術水準のもとでは，高い嵩密度に関する作用効果は予測可能なものではない，②実際に多形体Ｂを合成して分析しないとその特性の予測性はないとも説示するが，ここで顕著な作用効果に基づく進歩性が問題となるのは，相違点が容易想到であるとされた場合に，容易想到である当該多形体Ｂについて，嵩密度の高さ（作用効果）が当業者の予測を超えるかという点であり，この論点を検討する局面では，多形体Ｂの存在が容易想到であったとの前提があるのであって，上記①の説示は失当である。また，ここでの問題は当業者の予測を検討することにあるのであって，実際に多形体Ｂを合成しないと予測できないという説示自体，予測の問題を検討するものとはいえず，上記②の説示も失当である。
（被告の主張）
(1)動機付け等について
ア前訴判決は，その６７頁２１行～６８頁２行で，本件優先日前，晶析操作は化学製品から医薬品まで広い範囲にわたり行われている一方で，化合物の分子構造から結晶の内部構造に関わる結晶多形体を予測すること及び晶析操作による結晶多形体析出の制御が当業者にとって容易に想到し得ない事柄であると認定しているのであって，原告が主張するように，晶析による結晶多形体の探索が技術常識としてファインケミカルズの分野で重要な位置を占めていたなどとは認定していない。他方，第二次審決は，本件発明のＢＰＥＦ（モノマー）は，ポリエステル等の合成樹脂（ポリマー）の原料に供される物質であり，それ自体，単体として利用される物質ではなく，ポリマー合成時に，溶融重合又は溶液重合して結晶形を留めなくなることから，異なる結晶形の存在について当業者が意識することやこれを創製しようとする課題，動機付けがなかったと正しく判断している。医薬品化合物のように，単体それ自体をそのまま使用する化合物の場合は，性質（溶解性，安定性，バイオアベイラビリティー等）が結晶形によって異なるから，異なる結晶形を創製しようとする課題が出てくるが，ＢＰＥＦのような，ポリマーの原料となるモノマーは，その結晶形が異なっても，重合反応により同じ繰り返し単位を有するポリマーとなるから，異なる結晶形の存在について当業者が意識することも，これを創製しようとする課題，動機付けもなかった。
本件明細書の段落【０００２】，【０００３】の記載は，本件発明完成後の記載であって，本件優先日前の技術常識を記載したものではない。イ甲１４，６７，２３４～２３７にいう「結晶形」や「結晶形状」とは，結晶の「外観形状」（晶癖）であって，本件発明の「結晶多形体」とは異なる概念である。本件明細書記載の多形体Ａや多形体Ｂにいう「結晶多形体」とは，同一分子（同一組成）でありながら結晶中での分子の配列の仕方（結晶構造）が異なるものをいうが，これに対して，結晶の「外観形状」とは，針状結晶とか板状結晶のように，結晶中での分子の配列の仕方（結晶構造）は同じでも，結晶面の成長速度の違いによって形成されるものであって，「結晶多形体」とは異なる概念とされているものである。甲６７，２３４～２３７に記載されているのは「外観形状」か「包接体」（結晶の組成が異なるもの）であり，いずれも「結晶多形体」ではない。また，甲２４６は，新規な構造を有する結晶多形体を開示したり，探索したりする発明ではない上，結晶構造が異なっても得られた純度は同じであるとされている。甲２４７の化合物も，感熱記録材の「顕色剤」として単体での用途もあるものであって，甲２４７は，「顕色剤」として単体で使用する場合の問題の解決を課題として想到された発明である。したがって，甲２４６，２４７は，いずれもモノマーについての結晶多形体探索を動機付けるものではない。
なお，原告の甲２４６～２４８及びそれに基づく主張は，時期に後れた攻撃防御方法として却下されるべきである。
ウ従来から，結晶化操作において，結晶化温度，溶液の純度等が影響することが知られていたが，結晶多形体（結晶の内部構造）の制御は困難であって，前訴判決も認定しているとおり，経験的な手法に頼らざるを得ず，新規な結晶多形体を見いだすこと及び特定の結晶多形体を安定的に得る条件を見いだすことは極めて困難な作業であるとされていた。
原告は，溶媒の種類と結晶析出開始温度に着目するだけで，多形体Ｂが容易に製造可能であるかのように主張しているが，これは「後知恵」の主張である。(2)相違点１－２の容易想到性判断の誤りについてア甲６，９等には，トルエン，キシレン等の芳香族炭化水素溶媒が例示されているが，甲６等には，本件発明１が排斥したメタノール等の脂肪族低級アルコール類等も溶媒として挙げられているのであるから，トルエン，キシレン等の芳香族炭化水素溶媒を選択する示唆とはなり得ない。
しかも，甲６，９，１０の「再結晶」は，「高純度化」を目的とした精製操作であって，本件発明１のような多形体Ｂを析出させるという「結晶多形体の作り分け」を目的としたものではない。
また，甲９，１０は一度結晶化した多形体Ａを，高純度化の目的で，再び多形体Ａとして結晶化するという意味の「再結晶」をしているが，本件発明１は，結晶化した多形体Ａを原料に，作り分け目的で，多形体Ｂとして結晶化させているから，多形体Ｂを「再結晶」したものではない。
イ甲６の実施例９では，純度が「９９．０％」のＢＰＥＦが得られており，甲６に接した当業者において，さらに再結晶化等の精製操作を行おうとする動機付けはない。原告が主張する「９９％以上」の純度のＢＰＥＦを得るには，甲６の実施例１０で得られたＢＰＥＦ（多形体Ａ）を更に再結晶化するより，甲６の実施例９の製法を採用することでよく，「煩雑な触媒除去操作や精製操作を行わないこと」を目的とする甲６に甲９や甲１０を組み合わせる動機付けはない。また，新規の多形体Ｂが，従来の多形体Ａより当然に高純度になるというものでもない。


(3)相違点１－３の容易想到性判断の誤りについてア一般論として，溶液の濃度が高いと析出開始温度も高くなる傾向はあるものの，析出開始温度は，必ずしも単純に溶液の濃度のみに依存するものではない。現に，甲９の実施例１を追試した結果（乙３７）によると，「１３重量％」と本件発明の実施例５よりも濃度が高い甲９の実施例１の結晶の析出開始温度は「４２．８℃」であり，本件発明の実施例５の「６５℃」より低い。同様に，甲１３の実施例１を追試した結果（乙３８）によると，濃度が「２０重量％」と本件発明の実施例６及び８の濃度より高い甲１３の実施例１の結晶の析出開始温度は「４０．５℃」であり，本件発明の実施例６の「７０℃」，実施例８の「７２℃」より低い。結晶の析出に必要な「核」の発生は，いわゆる「ゆらぎ」により起こり，これが基質や系の異同により変動するため，基質の濃度が同じであると，常に同じ温度で核が発生するというものではない（乙３６）。
したがって，濃度により結晶析出開始温度は自ずと決定されるという原告主張の再結晶の原理や，甲９及び甲１０の各実施例１でも結晶析出開始温度は６５℃以上になっていた旨の原告の主張は，技術的に誤っている。イ本件特許の請求項１及び本件明細書中に記載された事項や各実施例についての説明に接した当業者は，本件発明において析出開始温度が制御されていると理解する。
本件明細書において，実施例２，７について説明した段落【００３６】，【００４２】には，８０℃を維持（保温）して結晶の析出を待つ温度制御が記載されている。実施例２，７とは異なり，実施例５，６，８では「この溶液を徐々に冷却したところ，・・・℃で結晶が析出し始め，・・・」などとして，あたかも何らの制御もせずに放置したかのような記載となっているが，実施例５，６，８について説明した段落【００３９】，【００４０】，【００４３】の記載からすると，析出操作開始時の溶液の温度（未飽和溶液の調製温度）を「９０℃」，「１００℃」及び「９０℃」に各調整し，同温度で一定時間撹拌することにより，多形体Ｂの結晶析出が「６５℃」，「７０℃」及び「７２℃」で開始されるように制御している。そして，析出開始温度を制御している本件発明１とは異なり，甲６，９～１０，１３では，その記載からすると，析出開始温度を制御することについての開示又は示唆がない。
なお，晶析に関係する多数のパラメータの中で「析出開始温度」が特に重要なパラメータであるとした知見はなく，本件発明の技術分野における技術常識でもない。前訴判決が認定の根拠とした甲５の１５４頁１２行～１７行においても，「析出開始温度」が他と比較して特に重要なパラメータであるとはされていない。(4)本件発明１の作用効果に関する判断の誤りに対してア嵩密度とは一定の容量の容器に特定の方法にて粉体を投入した際の投入された粉体の重量によって算出されるものであるから，測定方法の詳細が記載されていなくても，数値自体の相対評価は可能であり，本件明細書には多形体Ａと多形体Ｂの各嵩密度が具体的に記載されているから，この比率が約３倍であることは理解可能である。
イ原告の出願である特開２０１２－２０７００８号（乙１３）でも「１．２５～１．３９倍」程度の嵩密度の向上を「顕著な効果」としており，これが当業者の認識である。
ウ機械分野や電気分野の発明においては，容易想到とされる発明の構成や構造から，その奏する効果は顕著であったとしても，多くの場合，当業者が予測することは可能である。しかし，本件発明のような化学分野の発明では，新規物質の製法や構造から，その奏する効果を予測することは当業者でも不可能である。第二次審決は，このことを現実に合成した多形体Ｂを分析する必要があると表現したものであり，その判断手法に誤りはない。
２本件発明２の容易想到性判断の誤り（取消事由２）
（原告の主張）
本件発明２の構成である脱水条件下で反応が行われることについては，甲６の段落【００３８】に記載されているから，本件発明１が容易想到であり進歩性を欠く以上，本件発明２も，甲６に記載された発明及び周知技術に基づいて，又は甲６に記載された発明及び甲９若しくは甲１０に記載の発明に基づいて，当業者が容易に発明できたものである。
（被告の主張）
本件発明２は，本件発明１を更に限定した発明であるから，進歩性が肯定される。３本件発明３の容易想到性判断の誤り（取消事由３）
（原告の主張）
本件発明３の構成であるケイ酸とタングステンの酸素酸イオンから構成されるケイタングステン酸は，甲６の【実施例１０】，段落【００３８】に記載されているから，本件発明１が容易想到であり進歩性を欠く以上，本件発明３も，甲６に記載された発明及び周知技術に基づいて，又は甲６に記載された発明及び甲９若しくは甲１０に記載の発明に基づいて，当業者が容易に発明できたものである。
（被告の主張）
本件発明３は，本件発明１を更に限定した発明であるから，進歩性が肯定される。４本件発明４の容易想到性判断の誤り（取消事由４）
（原告の主張）
本件発明４の構成である予め脱水処理されたヘテロポリ酸は，甲６の【実施例１０】，段落【００３８】に記載されているから，本件発明１～３が容易想到であり進歩性を欠く以上，本件発明４も，甲６に記載された発明及び周知技術に基づいて，又は甲６に記載された発明及び甲９若しくは甲１０に記載の発明に基づいて，当業者が容易に発明できたものである。
（被告の主張）
本件発明４は，本件発明１を更に限定した発明であるから，進歩性が肯定される。５本件発明６の容易想到性判断の誤り（取消事由５）
（原告の主張）
第二次審決のいう相違点６－２’及び６－３についての容易想到性判断の誤りについて，取消事由１で主張した内容が同様に当てはまるから，同主張を援用する。
（被告の主張）
本件発明６は，本件発明１を更に限定した発明であるから，進歩性が肯定される。６本件発明７の容易想到性判断の誤り（予備的主張）
（原告の主張）
(1)第二次審決のいう相違点７－１に関する容易想到性判断の誤りについては，取消事由１で主張した内容が同様に当てはまるから，同主張を援用する。(2)また，取消事由１に関する主張を援用せずとも，物の発明に係る本件発明７は，容易想到である。


すなわち，引用方法発明である甲６の実施例１０で合成されたＢＰＥＦ粗精製物は，その純度が９６．２％と低く，より高純度な結晶多形体を得ようとする当業者の動機付けが存する。加えて，甲６の明細書中の必要に応じて再結晶化操作をしてもよいとの記載（段落【００２５】）に基づき，当業者は更に純度を上げるために精製操作   を行う   ことが   動機付   けられ   る。こ   こで，   主引用   発明で   ある甲   ６及び副引例である甲９，１０はいずれも物であるＢＰＥＦの製造に関する発明であるところ，当業者は甲６で得られたＢＰＥＦ粗精製物を精製すべく，甲９又は甲１０に記載の再結晶化の方法を用いて多形体Ｂを得ることを容易に想到できる。このように，甲６のＢＰＥＦ粗精製物を高純度化する目的で甲９又は甲１０の発明を組み合わせることにより，当業者は容易に多形体Ｂを製造することができ，製造した結晶形を確認するために示差走査熱分析によってその融解吸熱最大（融点）を測定により得ることは当業者に何らの困難性もない。
（被告の主張）
本件発明７は，新規の多形体Ｂに係る物質発明であり，その製法である本件発明１が進歩性を有することから，本件発明７も進歩性を有する。なお，前訴判決も指摘するように，本件発明１とは別異の製法により多形体Ｂが得られる可能性もあるものの，そのことを開示又は示唆するような公知文献は存在せず，原告もそのような文献を提出していないから，それをもって本件発明７が容易想到とはいえない。
７本件発明８の容易想到性判断の誤り（取消事由６）
（原告の主張）
第二次審決のいう相違点８－１に関する容易想到性判断の誤りについては，取消事由１で主張した内容が同様に当てはまるから，同主張を援用する。また，取消事由１を援用せずとも，主引用発明の甲６に副引例の甲９又は甲１０を適用して当業者が容易に多形体Ｂを製造できることは前記６で主張したとおりである。
（被告の主張）
本件発明８は，新規の多形体Ｂに係る物質発明であり，その製法である本件発明１が進歩性を有することから，本件発明８も進歩性も有するといえる。なお，前訴判決も指摘するように，本件発明１とは別異の製法により多形体Ｂが得られる可能性もあるものの，本件発明１とは別異の製法により多形体Ｂが得られることを開示又は示唆するような公知文献は存在しないし，原告もそのような文献を提出していないから，それをもって容易想到とはいえない。８本件発明９の容易想到性判断の誤り（取消事由７）
（原告の主張）
第二次審決は，本件発明８が容易に想到できないことを理由にその従属項である本件発明９の容易想到性を否定したが，前記７のとおり本件発明８は当業者にとって容易に想到できたものであるから，本件発明９の容易想到性判断が誤りであることは明らかである。
（被告の主張）
本件発明９は，新規の多形体Ｂに係る物質発明であり，その製法である本件発明１が進歩性を有することから，本件発明９も進歩性も有するといえる。なお，前訴判決も指摘するように，本件発明１とは別異の製法により多形体Ｂが得られる可能性もあるものの，本件発明１とは別異の製法により多形体Ｂが得られることを開示又は示唆するような公知文献は存在しないし，原告もそのような文献を提出していないから，それをもって容易想到とはいえない。９本件発明７の公然実施及び公知についての認定判断の誤り（取消事由８）
（被告の主張）
(1)前訴判決の拘束力等について
本件では，①「本件覚書に基づく秘密保持義務」又は②「共同開発に基づく信義則上の秘密保持義務」（以下「信義則上の秘密保持義務」ということがある。）の，いずれかの秘密保持義務が認められることで，本件発明７は，公然実施の発明にも公知の発明にも該当しなくなる。そして，前訴判決は，①のみを否定し，②については判断していないから，②の点について，前訴判決の拘束力は及ばない。したがって，②の信義則上の秘密保持義務の不存在についても前訴判決の拘束力が及ぶとした第二次審決の判断は誤りである。
なお，知財高裁平成２４年（ネ）第１００１６号同年７月１８日判決（以下「侵害訴訟判決」という。）は，原告からα社～ε社へのＢＰＥＦの譲渡が事業の実施に該当すると認定しただけであり，被告の共同開発の主張を排斥したものではない上，侵害訴訟判決の理由中の判断には拘束力はない。
(2)原告又はＹ社，α社～ε社による共同開発に基づく信義則上の秘密保持義務被告は，従前，Ｘ社，Ｙ社及び原告との間で，ＢＰＥＦ及びこれを原料とするポリマーを開発する本件共同開発を行っており，被告がモノマーであるＢＰＥＦの製造を，Ｘ社がポリマー合成を，Ｙ社及び原告がその仲介（商社的役割）を担当していた。
以下の(3)の各事実からすると，本件共同開発の終了後，原告及びＹ社は，被告のモノマー製造会社としての役割を，商号等が未だ明らかでないＡ社，Ｂ社又は株式会社フルファイン（以下「フルファイン社」という。）に担わせた上で，ポリマー合成会社であるα社（Ｘ社の関連会社）やβ社～ε社ら５社との間で同様の共同開発を継続し，その一環として本件各取引を行い，ＢＰＥＦの試作品をα社～ε社に提供していたのである。
そうすると，α社～ε社，原告及びＹ社は，上記各共同開発に基づく信義則上の秘密保持義務を相互に負担していたといえ，α社～ε社が，本件発明７の実施品に当たるＢＰＥＦの提供を受け，かつα社の担当者及びその上司が，多形体ＢのＢＰＥＦの融点を知ったとしても本件発明７は公然実施及び公知の発明とはならない。(3)本件各取引が共同開発であったことを示す事実
ア取引量が少量であること


本件各取引におけるＢＰＥＦの取引量は，以下のとおりの量にすぎず，被告がＸ社，Ｙ社及び原告との本件共同開発時（平成７年４月から平成８年３月までの間）に供給したＢＰＥＦ（主として多形体Ａ）が，少なくとも合計約１２．８トンであったのに比しても少ない。現に，当時，原告の執行役員であったＡ（以下「Ａ」という。）は，第一次審決に際して行われた証人尋問において５０トン程度の多形体Ｂの供給量は，共同開発段階での取引量である旨を供述している（甲１４２）上，ゼオネックスという光学用樹脂の開発等に関する証拠（乙１４）からすると，数十トンから１００トンレベルの製造は，開発段階のものであるといえる。①α社との５回にわたる取引（平成１４年３月から平成１７年５月までの約３年間）
合計９５５８．２ｋｇ
②β社との取引（提供は１回）                              合計５１００ｋｇ③γ社との３回にわたる取引（平成１５年１月から１２月の１年間）
合計１４０ｋｇ
④δ社との取引（提供は１回）                      合計１００ｋｇ⑤ε社との３回にわたる取引（平成１４年５月から平成１５年３月までの約１０か月間）                                                    合計２．２ｋｇイ供給されたＢＰＥＦが「サンプル」とされ，α社等の受入窓口が研究開
発部門であったこと
α社への多形体Ｂの提供は，「●●●●●●●●●●第二商品開発グループ」あてで「サンプル送付のご案内」（甲３０の１等）としてされており，また，γ社への提供も「●●●●」あてで「サンプル出荷依頼書」（甲３１の１等）によってであり，δ社への提供も「総合研究所主任研究員」あてで「サンプル出荷依頼書」（甲３７の４）によってであり，ε社への提供も「研究開発部研究開発第１課」あてで「サンプル送付のご案内」（甲４１）とされており，いずれも開発部署あてで「サンプル」とされていた。
また，β社の取締役である●●（以下「●」という。）も第一次審決に際して行われた証人尋問において，「物性」等が公知で，生産技術等も確立している場合は，商談相手も「調達部門，資材部門」であるが，ＢＰＥＦを原料とするポリマーの商談相手は「研究部門」であったと証言しており（甲１４３），これは，ポリマー合成会社であるα社と当該ポリマーを素材原料とする顧客との間でも共同開発があったこと及び更に上流のモノマー製造会社とポリマー合成会社α社との間でも共同開発がなされていたことを裏付けるものである。
ウ被告とδ社との取引経緯
δ社は，平成１７年１月頃，Ｙ社又は原告との共同開発では所望の品質のＢＰＥＦが得られなかったことを理由として，被告に対し，ＢＰＥＦを原材料とするポリマーの共同開発を要請している。
また，原告がδ社に提供したＢＰＥＦは，多形体Ｂのほか，融点が三つ（１１７．９℃，１２７．６℃及び１５２．９℃）ある多形体混合物（ロット番号０６１０２０９）であり（乙１６），このことからすると，原告のＢＰＥＦの提供は，規格，品質を一定にして供給する商業生産段階の提供ではなく，共同開発段階のサンプル提供であったといえる。
δ社と被告との平成１８年５月１８日付け秘密保持契約書（乙４２）は，本格的な商業生産段階への移行前に締結した，開発技術に係る事項を秘密対象とする契約書である。原告は，α社～ε社との間で同様の秘密保持契約を締結していると推測される。
エ原告のＢＰＥＦの融点の公表時期
原告のホームページにおいて，平成１６年２月１４日までＢＰＥＦについては一切記載されておらず，その後，多形体Ａの融点は記載されたものの，多形体Ｂの融点「１５８～１６５℃」が掲載されたのは，本件各取引が全て終了し，かつ本件優先日以降である平成１９年２月１９日以降である（乙１１の１・２）。万人が閲覧可能な自社ＨＰに化学物質をその物性とともに掲載することは，申込みがあり次第，原則として誰にでも当該化学物質を販売するとの表示，すなわち，商業的取引を前提とした表示である。そして，一般に，商業的取引を前提とした表示は，開発が終了した化学物質（製品）についてされる。多形体Ａの融点及び溶解性などの物性に係る情報の原告ＨＰへの掲載は，本件各取引の全てが完了した平成１９年１２月１９日の時点でも継続しており，これは本件各取引が共同開発に基づく多形体Ｂの供給であったことを示すものである。
オ原告及びＹ社が，α社らとポリマーに係る発明を●●●●していたこと証拠（乙７の１の１・２，乙７の２の１・２，乙７の３・４，乙８の１・２，乙９の１～８，乙１０の１・２，乙４８）からすると，原告やＹ社は，ポリマー合成会社であるＸ社及びその関連会社，γ社及びε社，モノマー製造会社であるフルファイン社の関連会社であるＪＦＥケミカル株式会社と，ポリマーに係る発明の●●●●をしているが，このような●●●●は，共同開発の成果として出願されることが一般である。
(4)以上からすると，本件発明７が，特許法２９条１項１，２号に該当し，無効とすべきとした第二次審決の判断は誤りである。
（原告の主張）
(1)前訴判決の拘束力等について
被告は，第一次審決取消訴訟において，原告と原告のＢＰＥＦの販売先が，共同開発を行っており，信義則上の秘密保持義務が存在しているという本件訴訟における主張と同旨の主張をし，原告もそれに対して反論していた。裁判所は，そのような当事者の主張を前提として，前訴判決の中で本件発明７が公然実施されたと判断しているのであるから，信義則上の秘密保持義務にも拘束力が及ぶ旨の第二次審決の判断は正当である。


なお，侵害訴訟判決において，被告は，本件各取引が，α社等のポリマー合成会社との共同開発の一環として行われたものであって，原告のＢＰＥＦの製造及び譲渡は，「事業」を実施していたものではない旨を主張していたが，裁判所はこのような被告の主張を排斥して「事業」の実施を認めており，これまでにされた二つの知財高裁判決は，いずれも，原告と原告の取引相手方がＢＰＥＦについて共同開発関係にあったことは何ら認定していない。
(2)α社～ε社，原告及びＹ社等による共同開発の主張に対して特許庁における証人尋問において，Ａ及び●は，被告の主張するようなＢＰＥＦに関する共同開発の存在を明確に否定しているのであり，両人の証言からすると，本件優先日当時において，原告のＢＰＥＦ販売は，前訴判決及び侵害訴訟判決が認定するとおり事業として確立しており，原告にとってＢＰＥＦは商用品であって，顧客と共同してこれを開発していたという事実は存在しない。(3)本件各取引が共同開発であったことを示す事実について
ア取引量が少量であること
ＢＰＥＦは，ポリマーの原料となるモノマーである。ＢＰＥＦ自体が完成した商用品であったとしても，顧客によるＢＰＥＦを用いたポリマーや，さらにそのポリマーを用いた最終製品の生産計画如何によって需給が変わり，必ずしも大規模な需要が生じるわけではないから，ＢＰＥＦの取引量と，ＢＰＥＦが商用品であるか否かはおよそ無関係である。また，被告は，ゼオネックスという物質に関する資料を引用して主張するが，ゼオネックスはＢＰＥＦとは何ら関係がない別物質にすぎないから，ゼオネックスの事例は，ＢＰＥＦの商用品としての属性におよそ関係がない。
イ供給されたＢＰＥＦが「サンプル」とされ，α社等の受入窓口が研究開
発部門であったこと
被告が主張する「サンプル」は，ＢＰＥＦの本格発注を行う前に，その前提として，各ロットについて数百グラム程度のサンプルを提供したことを意味するにすぎず，提供したＢＰＥＦが試作品であったことを意味するものではなく，実際に原告は，各サンプルをα社に提供した後，合計２７００㎏の受注を得ている。また，被告は，あたかも全てのＢＰＥＦが，研究開発部門に向けて出荷されていたかのように主張しているが，実際には，γ社やβ社については，前もってサンプルを出荷しない取引もあり，また，「本社購買部」や「製造課」から発注を受けた事実もある。
ウ被告とδ社のとの取引経緯
被告がＢＰＥＦを開発する際にδ社と共同開発をしていたとしても，それは原告がδ社あるいは他の取引先と共同開発をしていたことを示すものではない。被告がＢＰＥＦの開発を行う際には，δ社の協力が必要であったとしても，Ｙ社は既にＢＰＥＦを独自開発していたのであるから，ＢＰＥＦについてδ社と共同開発をする必要はなかった。
また，δ社に提供された多形体混合物であるロット番号０６１０２０９は，試験製造ロットであったことから，本件発明７に該当する実施品が製造されなかったにすぎず，原告とδ社との共同開発を示唆するものではない。
エＢＰＥＦの融点の公表時期
被告の指摘するＢＰＥＦの融点のホームページ上の記載が，単なる記載の誤りにすぎないことは，Ａが，特許庁における証人尋問において証言したとおりであり，この誤りは，原告とその取引先がＢＰＥＦについて共同開発を行っていたことを示すものではない。
オＹ社及び原告とα社らがポリマーに係る発明を●●●●していること前訴判決及び侵害訴訟判決が認定するとおり，原告のＢＰＥＦは，Ｙ社が独自開発をして完成させたものである。被告は多数の特許公報を引用しているが，その多くは，ＢＰＥＦに関する発明ではないし，ＢＰＥＦを原料としたポリマーに関する発明ですらなく，およそＢＰＥＦとは関連性がない。
なお，被告が引用する特許の中には，いくつかＢＰＥＦを原料とするポリマーに関する発明が含まれている。ＢＰＥＦはポリマーの原料であるモノマーであるから，ＢＰＥＦの需要を喚起するためには，ＢＰＥＦを原料として製造されるポリマーに需要があることが求められる。そのため，原告が，ＢＰＥＦを用いてポリマーを合成する会社と，ポリマーについて共同開発することはあり得ることである。しかし，このことは，その原料であるモノマーに関する共同開発を行っていたことを当然には意味しない。
第４当裁判所の判断
１本件発明について
(1)本件明細書の記載
本件明細書（甲１）には，以下の記載がある。
【技術分野】
【０００１】
本発明は，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの新規結晶多形体，およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンなどのフルオレン誘導体は，耐熱性，透明性に優れ，高屈折率を備えたポリマー（例えばエポキシ樹脂，ポリエステル，ポリエーテル，ポリカーボネート等）を製造するための原料として有望であり，光学レンズ，フィルム，プラスチック光ファイバー，光ディスク基盤，耐熱性樹脂やエンジニヤリングプラスチックなどの素材原料として期待されている。
【０００３】
これらの用途において熱的，光学的に優れたポリマーを作るためには，高い分子量，狭い分子量分布および未反応モノマーやオリゴマー含有率が低いことが重要であり，原料モノマーである９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンが高純度で反応性に優れていることが望まれる。このため，原料モノマーの純度や反応性に大きく影響を与える結晶形や融点を制御することはより優れたポリマーを得るための重要な因子である。またポリマーの製造において優れた性能を維持し，より安定した製造を行うためには一定の品質を維持できる特定の結晶形を作り分けることが必要であった。
【０００４】