「…心不全の原因でサブ解析を行うと，生存率に関するログランクテストは虚血性心不全ではビソプロロールはプラセボ群と同等（３５０人，…）であった…」（１７７０頁左欄表３の下３～７行）
(ウ)考察
「…ビソプロロール投与下において見られた２０％の死亡リスク減少は，有意水準５％で統計的に有意ではなかった。しかし，この減少の９５％信頼区間は，死亡率の有意な減少に見合う余地を残している。」
（１７７０頁左欄表３の下１８～２３行），
「所定のスケジュールに従った，用量漸増下でのビソプロロール投与に対する忍容性については，非常に満足のいく結果が得られた。」（１７７１頁左欄４２～４３行），
「β遮断薬の用量の漸増は，心不全患者において血行動態・心機能改善効果を得るための重要な要素であると考えられる。これまでの研究によって明確に示されているように，左室駆出分画の上昇が見られるまでには，通常数ヶ月を要する。これに対して，降圧用量のβ遮断薬を，用量の漸増を行わずに投与した場合には，血行動態および心機能が悪化してしまう可能性がある。」（１７７１頁左欄５２～５９行）(4)カルベジロールの投与期間（取消事由２－１）について上記のとおり，甲８文献には「心不全の治療は…②生命予後の改善を目的とする。」（上記(3)カ）との記載があり，甲９文献には「慢性心不全の治療の目的は…予後を良くすることである。」（同キ）との記載があり，甲１１文献には「心不全治療の目的は，最終的には患者の生存率を増大させることになる。」（同ケ(ア)）との記載があり，これらの記載によれば，心不全治療の目的の一つが生命予後を改善すること，すなわち，生存率を増大させることである点は，本件特許の優先権主張日において当業者に周知であったことが認められる。
そして，甲５文献には，心不全と左心室機能不全に関するカルベジロール投与の効果について，死亡率を第一エンドポイントとする大規模臨床試験がニュージーランド及びオーストラリアで計画され，その予備試験は既に開始されていたことが記載されており（上記(3)ウ），甲４文献にも同趣旨の記載があり（同イ），これらの記載によれば，カルベジロールによる心不全治療の目的も生存率の増大であることが理解できる。
一方，甲１０文献には，β遮断薬について，「β遮断薬が…有効とする報告では投与期間は長く，多くは数ヶ月以上である。」，「長期効果の発現には数ヶ月以上の長期投与が必要と考えられている。また，年単位で投与した報告では生命予後の改善も認められている…」（上記(3)ク(イ)）との記載があり，これによれば，β遮断薬を使用して心不全治療の目的すなわち生存率の増大を達成するためには，少なくとも数か月から年単位で投与することが必要であることが理解できる。
そうすると，カルベジロールの８週間の投与により虚血性のうっ血性心不全患者の血行動態パラメータが改善することが記載された甲１文献に接した当業者であれば，カルベジロールを使用して虚血性のうっ血性心不全の治療を行う場合，カルベジロールの投与期間については，甲１文献に記載された血行動態パラメータの改善効果が示された８週間に限定して理解するものではなく，虚血性のうっ血性心不全患者の生命予後の改善という治療目的を達成するためには，数か月から年単位の期間が必要であると理解するものといえる。
したがって，本件発明１と甲１発明の相違点のうち，カルベジロールの投与期間の点については，甲１発明に甲４文献，甲５文献及び甲１０文献並びに周知技術を勘案することにより当業者が容易に想到可能な事項であるといえる。
なお，甲１０文献には，「年単位で投与した報告では生命予後の改善も認められている」との記載に続けて，「少数例での検討であり，生命予後の改善についてはまだ検討の余地がある。」との記載もあり（上記(3)ク(イ)），この記載に照らすと，カルベジロールによる心不全治療の目的の一つが生命予後の改善であり，この目的を達成するために，数か月から年単位で投与することが必要であるということについては，これら文献に接した当業者であれば理解することができる事項ではあるものの，本件特許の優先権主張日における技術常識として確立していた事項とまでは認めるに足りない。したがって，本件発明が甲１発明と同一であるとの原告主張の取消事由１（甲１文献に基づく新規性の判断の誤り）は理由がない。(5)本件発明の効果の予測性（取消事由３）について甲３文献には，心不全の予後指標において大切なものの一つは左心室機能であることが記載されており（前記(3)ア），甲９文献には，「心不全患者の予後を規定している因子は，心室の収縮性と心室性不整脈である。…左室駆出率が低下するほど死亡率が高い。…心不全の予後を良くするためには，心筋の収縮性の低下をいかにくいとめ，可能なら良くすることが重要となる。」（同キ）と記載されており，甲１１文献にも，左心室駆出率が心不全の予後に影響を与える因子である旨が記載されている（同ケ(イ)）。これらの記載によれば，心不全患者の左心室機能が改善されることが死亡率の改善に結びつくことは，当業者に周知の事項であったということができる。甲６文献には，カルベジロールによる長期間治療で，機能的，血行動態的パラメータが有意に改善されることが記載されており（前記(3)エ），甲１文献には，カルベジロールの８週間の投与により，虚血性のうっ血性心不全患者の血行動態パラメータの改善，特に，左心室充満圧（前負荷）及び体血管抵抗（後負荷）の両者を減少させ，それにより１回拍出量及び左心室駆出分画率を改善し，本質的心室機能が改善することが記載されている（前記(2)ア(オ)）。
そうすると，上記の周知事項に甲６文献の上記記載を勘案すれば，甲１文献の上記記載に接した当業者であれば，カルベジロールの長期間投与により，心不全患者の死亡率を減少させることを予測することはできるといえる。
(6)被告の主張及び審決の認定・判断について
ア甲１文献について
被告は，甲１文献に記載されているのは，症状改善の検討を目的とした「１７名の虚血性心疾患による慢性心不全患者」という極めて少数例に関する試験であり，そのうち５名については試験が途中で中止されていること，甲１文献の試験では，プラセボを投与した患者との比較はされていないこと，甲１文献は，カルベジロールが他のβ遮断薬と同様にアップレギュレーションを起こすという誤りを包含していること，したがって，甲１文献の信憑性は低く，心不全専門医も同様の認識をしていることを指摘した上，甲１文献は，カルベジロールの効果を裏付ける文献としての意義が極めて低く，また，甲１文献は，カルベジロールを虚血性のうっ血性心不全の治療に使用するという発明を，完成した用途発明として開示したものとはいえないと主張する。


しかし，ある文献に医薬発明が開示されているといえるためには，当該文献に記載された薬理試験が，医薬の有効成分である化学物質が問題となっている医薬用途を有することが合理的に推論できる試験であれば足り，医薬の承認の際に求められるような無作為化された大規模臨床試験である必要はない。
このような観点から甲１文献をみると，甲１文献は，各患者の各種血行動態パラメータについて，試験開始時の基礎値と８週間経過後の値を比較し，「多くの血行動態パラメータでは，著しい改善が認められる。」と評価し，また，表１，表２及び図２には，各種血行動態パラメータやその変化の数値が示されているところ，これらの数値が誤りであることを認めるに足りる証拠はない。そうすると，甲１文献記載の試験は，カルベジロールが虚血性のうっ血性心不全の治療に使用されることが合理的に推論できるものであるといえるから，甲１文献は，カルベジロールを虚血性のうっ血性心不全の治療に使用するという発明を完成した用途発明として開示したものということができ，また，甲１文献は，カルベジロールの効果を裏付ける文献としての意義を有しているものといえる。
甲１文献に記載されている試験が１７名という少数例に関するものであり，そのうち５名について試験が途中で中止されていることは，上記の判断を左右するものではない。また，プラセボとの比較がされていないことについても，甲１文献記載の試験に参加した患者と同様の心不全の病状や病歴を有する患者において，カルベジロールを投与しなくても，甲１文献に示された血行動態パラメータの改善が生じるという技術常識が存在するのであれば格別，そのような技術常識が存在するとの主張立証がない以上，上記の判断を左右するものではない。
甲１文献は，カルベジロールが他のβ遮断薬と同様にアップレギュレーションを起こすという誤りを包含しているとの被告の指摘については，被告のいう誤りとは，甲１文献の「考察」の項における「慢性的心不全に対するカルベジロールの急性効果と長期効果との間の不一致は，長期療法によりそのようなβ受容体のアップレギュレーションが徐々に進行することを示している。」との記載が誤りであることをいうものと解される。この記載は，甲１文献に示された実験データについて，その理由を考察した部分の記載であって，実験データそのものについての記載ではなく，また，実験データそのものについての記載に誤りがあることを認めるに足りる証拠はない。したがって，甲１文献の記載に被告の指摘に係る誤りがあるとしても，甲１文献が，カルベジロールの効果を裏付ける文献としての意義を有していないということはできない。
その他，甲１文献の記載の信憑性が低いことを認めるに足りる証拠はないから，被告の上記主張は理由がない。
イ死亡率低下について
(ア)被告は，甲１文献には，カルベジロールがうっ血性心不全に起因する死亡率を低下させる化合物であることは記載も示唆もされていないから，取消事由２－１及び取消事由３は理由がないと主張する。しかし，前記(5)で判示したとおり，甲３文献には，心不全患者の左心室機能が改善されることは死亡率の改善に結びつくという，当業者に周知の事項が記載されており，また，甲６文献には，カルベジロールによる長期間治療で，機能的，血行動態的パラメータが有意に改善されることが記載されており，そして，甲１文献には，カルベジロールの８週間投与により，血行動態パラメータ，特に，左心室充満圧及び体血管抵抗の減少により１回拍出量及び左心室駆出分画率の改善が記載されていることからすれば，カルベジロールの長期投与により，心不全患者の死亡率が低下することを予測することができることは，前記(5)で説示したとおりである。
したがって，被告の上記主張は理由がない。
(イ)審決は，「カルベジロールによる死亡率の試験…の結果として死亡率が低下したことは報告されていない。…生存率を上昇させる可能性…について実証されてはいない。」（１８頁１９～２２行）ことを根拠の一つとして，カルベジロールが虚血性のうっ血性心不全に起因する死亡率を減少させる作用について推認することはできないと判断している。しかし，本件特許の優先日において，カルベジロールの投与により，死亡率の低下（生存率の上昇）が確認されていないとしても，当業者であれば，甲１文献に記載された血行動態パラメータ，特に左心室駆出率の改善を根拠に，カルベジロールによる死亡率の低下が予測可能な事項であることは，前記(5)で判示したとおりである。審決の上記判断は理由がない。
(ウ)審決は，カルベジロールは血管拡張作用を有するβ遮断薬であり，また，β受容体のアップレギュレーションについて挙動が他のβ遮断薬とは異なることを根拠として，カルベジロールが心不全に起因する死亡率を減少させる効果があるということはできないと判断している（１８頁２３～２８行）。
確かに，カルベジロールのβ遮断薬としての上記特性から，カルベジロールが心不全患者の死亡率を減少させる作用があるということはできない。しかし，当業者であれば，甲１文献に記載された血行動態パラメータ，特に左心室駆出率の改善を根拠に，カルベジロールによる死亡率の低下が予測可能な事項であることは，前記(5)で説示したとおりである。また，カルベジロールのβ遮断薬としての上記特性の相違が，心不全患者の左心室機能の改善と死亡率の改善の関係に影響することを示す証拠もないから，カルベジロールについて，血行動態パラメータ，特に左心室駆出率の改善を根拠とする死亡率減少の前記推論が誤りであるとはいえない。
(エ)審決は，「甲第１１号証には，駆出率の低い群で死亡率が著しく高く，hydralazine-nitrateによる生存率の改善はより著明であったことが記載されているが，hydralazine-nitrateによって駆出率が改善されたか否かについては明らかにされておらず，同じ血管拡張薬であってもprazosinでは何ら効果がみられていないことが記載されている。そうすると，慢性心不全患者において，駆出率が低いと死亡率が高くなることは明らかであるとしても，治療によって駆出率を改善すると死亡率が減少するのか否か…については，甲第７号証ないし第１１号証の記載事項を参照しても不明である。」（２２頁２２～３１行）と判断している。しかし，甲１１文献の記載（前記(3)ケ）からすれば，hydralazine-nitrateによって駆出率が改善されたことが明記されていなくとも，hydralazine-nitrateは駆出率を改善したものであり，prazosinは駆出率を改善しなかったものであると解するのが合理的である。審決の上記判断は誤りである。
ウカルベジロールの投与期間について
被告は，甲１文献でいう「長期投与」は「８週間」を意味しており，かつ，８週間で目的を達したものである以上，その３倍以上である「６ヶ月を超える期間」にわたりカルベジロールを投与する記載も示唆もないから，これが容易想到であると考える根拠はないと主張する。しかし，甲１発明の投与期間を本件発明１のものとすることが容易想到であることは，前記(4)で判示したとおりである。被告の上記主張を採用することはできない。
エアップレギュレーションについて
(ア)被告は，β遮断薬が心不全に有効であるとすれば，β受容体のアップレギュレーションによるものであると考えられていたので，β受容体のアップレギュレーションを起こさないと報告されていたカルベジロールは注目されていなかったと主張する。


しかし，前記認定のとおり，本件特許の優先権主張日において，心不全治療のためにカルベジロールを使用する大規模臨床試験が計画中であったこと（甲４文献，甲５文献），甲６文献には，カルベジロールは心不全に特に有用である可能性がある旨が記載されていること（前記(3)エ）に照らし，被告の主張を採用することはできない。(イ)審決は，甲１文献が，虚血性心不全患者に対するカルベジロールの８週間投与での血行動態パラメータの改善は，心筋中の交感神経受容体のアップレギュレーションによるものと推論していることについて，カルベジロールはβ受容体のアップレギュレーションを起こさないので，カルベジロールを８週間投与した場合の甲１文献記載の効果から，６ヶ月以上投与した場合の効果を当業者は予測できないとして，この点を，本件発明１が甲１発明に基づいて容易に発明をすることができたものではないとする根拠の一つとしている。
しかし，前記(4)で判示したカルベジロールの投与期間に係る容易想到性の判断は，カルベジロールがβ受容体をアップレギュレーションすることを前提とするものではない。また，後記２において判示する死亡率改善の予測性に係る判断についても同様である。したがって，審決の上記指摘は，本件発明１の進歩性判断に影響を与えるものではない。
オ禁忌であるかについて
(ア)被告は，β遮断薬は，慢性心不全にとって，過去及び本件特許の優先権主張日当時はもちろん，現在もなお禁忌の薬剤であると主張する。しかし，甲１０文献には，「従来，心不全では，交感神経活性の亢進が不全心の機能を代償しているため，心不全にβ遮断薬を投与することは，禁忌とされてきた。しかし，重症心不全における交感神経活性亢進が，心筋不全の増悪因子となることが解明されつつあり，この悪循環を断ち切るものとして，β遮断薬療法が注目されている。」（前記(3)ク(ア)），「Waagstein…らのグループは，心不全には禁忌とされている…β…遮断薬を重症の拡張型心筋症患者に長期投与したところ運動能力，心機能および生命予後が改善したという，逆説的な一連の報告を行った。その後，…β遮断薬療法は拡張型心筋症を始めとする慢性心不全の有力な治療法の一つと見なされるようになった。」（同(イ)）との記載がある。これらの記載によれば，確かに，臨床の現場で働く医師においては，従来，β遮断薬を心不全に適応することが禁忌とされていたが，新たな治療方法の開発に取り組む医師の間では，本件特許の優先権主張日当時は既に，β遮断薬は，慢性心不全の有力な治療法の一つとみなされるようになっていたということができる。
なお，被告は，カルベジロール以外のβ遮断薬であるメトプロロール及びビソプロロールは現在もなお禁忌であると主張する。しかし，メトプロロールは，甲７文献及び甲８文献において今日の治療方針の処方例として紹介されている（前記(3)オ，カ）。また，ビソプロロールについては，乙１１文献の記載によれば，本件特許の優先権主張日前に臨床試験が行われていたことが認められ（同コ），また，甲２４文献の記載によれば，本件特許の優先権主張日後にも更に規模を拡大した臨床試験が行われていたことが認められるところ，これらの臨床試験において，ビソプロロールは心不全治療に使用する薬物としては禁忌であるという結論が導き出されたことは認められない。したがって，被告の上記主張は理由がない。
(イ)被告は，たとえ一部の研究者が禁忌を打破しようという試みを行っていたとしても，β遮断薬が禁忌であったという事実は，カルベジロールを死亡率改善の目的で慢性心不全患者に投与することの阻害事由となるとも主張する。
しかし，甲１文献には，慢性心不全患者１７名に対してカルベジロールを長期間投与する試験が計画され，１２名で８週間のカルベジロール投与が完了していることが記載されており，また，甲４文献及び甲５文献には，ニュージーランド及びオーストラリアで心不全患者を対象としたカルベジロールの大規模臨床試験が行われていることが記載されており，これらの事項が公知であったことからすると，本件特許の優先権主張日当時，新たな治療方法の開発に取り組む医師の間では，カルベジロールは心不全患者に対する禁忌の薬剤とはみなされていなかったものと認められる。したがって，従来，臨床の現場で働く医師においてβ遮断薬を心不全に適応することが禁忌とされていたという事実は，死亡率改善の目的でカルベジロールを慢性心不全患者に投与することの阻害事由となるものではない。
(7)小括
よって，原告主張の取消事由２－１（甲１発明に基づく進歩性の判断の誤り）及び取消事由３（甲１発明，甲２発明，甲３発明，甲４発明，甲５発明及び甲６発明に基づく進歩性の判断の誤り）はいずれも理由がある。したがって，審決が認定した本件発明１と甲１発明との相違点である，本件発明１では「虚血性のうっ血性心不全に起因する死亡率をクラスⅡからⅣの症状において同様に実質的に減少させる薬剤であって，低用量カルベジロールのチャレンジ期間を置いて６ヶ月以上投与される薬剤」であるのに対し，甲１発明では，「８週間の投与により虚血性のうっ血性心不全患者の血行動態パラメータを改善する薬剤」である点については，その構成という観点からは，当業者が容易に想到可能であったものということができる。２取消事由４（本件発明の効果に係る判断の誤り）について
(1)本件発明の効果の顕著性について
ア本件発明の死亡率低減効果について
(ア)米国カルベジロール試験について
本件明細書（甲４８の２）には，心不全患者にカルベジロールを投与することにより，心不全による死亡率をクラスⅡ患者で６８％，クラスⅢ～Ⅳ患者で６７％減少させたことが記載されている（前記１(1)ア）。弁論の全趣旨によれば，本件明細書に記載された米国カルベジロール試験は，甲１６文献に記載された，いわゆる米国カルベジロール試験と同じ試験であることが認められる。
米国カルベジロール試験における治療期間は１日～１５．１ヵ月で，治療期間の中間値は６．５ヵ月であり，この点について，甲１６文献の「考察」の項には，「今回の所見を解釈するうえで，この試験プログラムは薬物治療が生存率に及ぼす影響を検討する目的にしてはいくつかの例外的特色をもつものであることを考慮に入れておく必要がある。…今回のプログラムにおいては，…追跡期間は短く，固定されたものとなった。…このようなデザインでは観察される死亡数が必然的に減少する。…このように限られた試験成績では生存率に対して一貫してどの程度の影響をもつかについて確信をもって結論を出すことはできない。」と記載されている（甲１６）。この記載によれば，甲１６文献の著者らは，米国カルベジロール試験は治療期間が短く，その結果，死亡率が必然的に減少すること，観察される死亡者数が少ない場合には，死亡率の減少の評価が信頼のあるデータにならないことから，甲１６文献に記載されたデータについても確信をもって結論を出すことはできないと判断していることが認められる。


そして，１９９９年（平成１１年）発行のHeart第８２巻補遺Ⅳ・Ⅳ１４～Ⅳ２２頁掲載の論文“Majorβblocker   mortalitytrialsinchronicheartfailure:   acriticalreview”（「慢性心不全における主なβ遮断薬の死亡率試験：批評的総説」，JJVMcMurray著，甲２２。以下「甲２２文献」という。）の「死亡率における効果」の項には，「ＵＳＣＰ試験（判決注・米国カルベジロール試験を指す。）における死亡率減少の規模の解釈に影響を及ぼしている２つ目の重要な問題は，その経過観察期間である。短期の経過観察は治療の効果を誇張することが出来，長期の経過観察は過小評価することが出来る。」と記載されており，米国カルベジロール試験の治療期間は短く，このことが，カルベジロールによる死亡率減少効果を誇張している可能性があることが指摘されている。
また，甲２１文献には「これらのデータ（判決注・米国カルベジロール試験のデータを指す。）は，食品医薬品局の心腎臓疾患諮問委員会に提示された時に，４つの研究のうち３つで主要評価項目に関してネガティブであると報告された。」（甲２１）と記載され，平成２１年１１月１６日厚生労働省医薬食品局審査管理課発出の「『抗心不全薬の臨床評価方法に関するガイドラインの改訂』に関する意見の募集について」に添付された「抗心不全薬の臨床評価方法に関するガイドライン（改訂案）」（甲２３。以下「甲２３文献」という。）の「２．本ガイドライン改定の主旨について」の項にも，「ＦＤＡの諮問委員会はその申請（判決注：米国カルベジロール試験による申請を指す。）を否決し，新たに未解決の問題に対処すべく評価項目を定めてプロスペクティブな試験をやり直すことを勧告した。」と記載されている。
上記各文献の記載によれば，甲１６文献で示された米国カルベジロール試験の結果（心不全に起因する死亡率を減少させるカルベジロールの効果）は，その治療期間が短いために誇張されたものである可能性が高いことが認められる。
そうすると，本件明細書に記載された本件発明の効果（米国カルベジロール試験の結果）である死亡率減少率６８％（クラスⅡ），６７％（クラスⅢ～Ⅳ）という数値もまた誇張されたものであるといわざるを得ず，信頼性が低いものというべきである。なお，甲１６文献，甲２１文献，甲２２文献及び甲２３文献は，いずれも本件特許の優先権主張日後に発行された刊行物であるけれども，これらは，本件明細書に記載された本件発明の効果である米国カルベジロール試験の結果が信頼性が低いものであることを示すものであるので，その立証趣旨においてこれらの証拠を採用することに支障はない。
(イ)甲２６文献について
一方，甲２６文献には，２２８９名の重度心不全患者をプラセボ投与群とカルベジロール投与群に分け，死亡率を主要評価項目として行われた臨床試験において，カルベジロールを投与した場合に死亡率を３５％減少させたことが示されており，この値は心不全の原因によって差がない旨が記載されている（甲２６）。
上記試験の治療経過観察期間の平均値は１０．４か月であり，米国カルベジロール試験の６．５か月を上回ることも考慮すると，甲２６文献に示された死亡率減少率３５％という数値は，甲１６文献に示された６８ないし６７％という数値と比較して，信頼性が高いものと認められる。
(ウ)本件発明の死亡率低減効果
以上によれば，本件発明の死亡率減少率は約３５％であると認められる。
イ他のβ遮断薬の死亡率低減効果について
乙１１文献の記載（前記１(3)コ）によれば，本件特許の優先権主張日当時，β遮断薬の一種であるビソプロロールは心不全患者の機能を有意に改善するものの，虚血性心不全の患者では死亡率を減少させる効果は有意ではなかったことが公知であったことが認められる。
甲２４文献に記載された試験は，乙１１文献に記載された試験を更に検証するために行われたものである。その結果について，甲２４文献には，ビソプロロールのハザード比が０．６６であったこと（判決注・ハザード比０．６６とは，死亡率３４％減少を意味する。），ビソプロロールの有益性は心不全の病因やＮＹＨＡクラスの重症度にかかわらず見られたことが記載されている（甲２４）。これらの記載によれば，ビソプロロールは，虚血性の心不全に起因する死亡率をクラスⅢからⅣの症状において同様に約３４％減少させる効果を有することが認められる。なお，審決は，甲２４文献においてビソプロロールによる３４％の死亡率減少が記載されていることは本件特許の優先権主張日当時の技術水準を示すものではないから，これにより，本件発明の効果が顕著な効果ではないとすることはできない，と判断している。
確かに，甲２４文献は，本件特許の優先権主張日より後に公開された論文である。
しかし，前記のとおり，甲２４文献記載の試験は，本件特許の優先権主張日以前に公開された乙１１文献に記載された試験を更に検証するために行われたものである。そして，乙１１文献には「…ビソプロロール投与下においてみられた２０％の死亡リスク減少は，有意水準５％で統計的には有意ではなかった。しかし，この減少の９５％信頼区間は，死亡率の有意な減少に見合う余地を残している。」（前記１(3)コ）と記載されている。この記載によれば，乙１１文献記載の試験では，ビソプロロールの死亡率減少は２０％で，統計的には死亡率減少効果がないと判断される試験結果が出たものの，再度検証を行えば，２０％を上回る死亡率減少の結果が得られ，統計的にも死亡率減少効果があると判断される可能性があることが，本件特許の優先権主張日の時点において認識されていたことが認められる。
したがって，甲２４文献記載の試験結果自体は，本件特許の優先権主張日当時の技術水準を示すものではないとしても，甲２４文献の記載内容を参酌して本件発明の効果の顕著性について判断することに問題はない。
ウ本件発明の死亡率低減効果の顕著性
上記アで認定した本件発明における死亡率低減効果３５％と，上記イで認定したビソプロロールの死亡率低減効果３４％を比較すると，両者の差は１％であり，大きな差は存在しない。
そうすると，本件発明が虚血性のうっ血性心不全の死亡率を減少させる効果は，格別顕著なものとはいえないというべきである。(2)被告の主張及び審決のその余の認定・判断についてア被告は，本件発明が顕著な作用効果を奏するとした本件訂正審決取消判決の認定・判断には一定の拘束力が認められるべきであり，原告が本件発明の有する「虚血性心不全患者の死亡率の低下」という顕著な作用効果を否定することは信義則上許されないと主張する。


行政事件訴訟法３３条１項は，取消判決の効力について，「処分又は裁決を取り消す判決は，その事件について，処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」と定めている。本件訂正審決取消判決も，同条項に規定する拘束力を有するものであるが，その拘束力を受けるのは，訂正２０１０－３９００５２号事件について審決をした特許庁である。原告が行政事件訴訟法３３条１項に規定する拘束力を受ける理由はなく，また，原告が信義則上同判決の認定・判断と異なる主張をすることが許されないとする理由もない。被告の上記主張を採用することはできない。
イ被告は，本件発明には本件明細書に記載された死亡率減少効果が認められると主張する。しかし，以下のとおり，その主張は理由がない。(ア)被告は，甲１６文献の著者らは，甲２１文献で指摘されたコメント（米国カルベジロール試験がＦＤＡの心腎臓疾患諮問委員会でネガティブであると報告されたこと）について，甲２１文献における「著者らの返答」の項で否定していると主張する。
しかし，甲２１文献の該当箇所には，そのような記載はない。(イ)被告は，ＦＤＡは，カルベジロールの再試験は不要と判断し，米国カルベジロール試験の結果に基づき，１９９７年にカルベジロールの心不全効能承認したと主張し，また，「アーチスト（カルベジロール）に関する資料」（第一製薬株式会社・平成１４年頃公表，乙４７。以下「乙４７文献」という。）及び「審査報告書」（国立医薬品食品衛生研究所長平成１４年６月２０日公表，乙４８。以下「乙４８文献」という。）を挙げて，ＦＤＡが心不全効能承認を与えたのは，ＦＤＡが米国カルベジロール試験の結果を重要視したためであると主張する。しかし，乙４７文献には，「１．２．２．２臨床試験    １）軽症～中等症慢性心不全」の項に，「年    月，米国試験成績およびオセアニア第Ⅲ相試験成績をもとに米国食品医薬品局（以下ＦＤＡ）に申請し，１９９７年５月に承認された。」（１２頁３１～３３行）と記載されているのみであり，また，乙４８文献にも，「２）慢性心不全における本薬の臨床的位置づけ２．１．１    米国における承認状況」の項に，「米国においては，前述の第Ⅲ相試験５試験［米国４試験…，オセアニア１試験…］を含む申請資料がＦＤＡに提出され，１９９７年に虚血又は心筋症に基づく軽症～中等症心不全の治療薬…としての効能が承認された。」（２５頁９～１２行）と記載されているのみであって，これらの文献には，ＦＤＡが米国カルベジロール試験の結果を重要視したと理解できるような記載は存在しない。
したがって，乙４７文献及び乙４８文献の上記記載から，米国カルベジロール試験に問題がなかったことや，ＦＤＡが，米国カルベジロール試験の結果のみに基づいて承認を与えたとの事実を認めることはできない。
(ウ)被告は，カルベジロールの顕著な死亡率改善効果は乙１３文献にも再現されており，米国カルベジロール試験が信用性の低いものでないことは明白であると主張する。
乙１３文献に記載されたカルベジロールに関する試験は，甲２６文献に記載された試験及び日本で行われたＭＵＣＨＡという試験名の試験である。甲２６文献に記載された試験が，甲１６文献に記載された米国カルベジロール試験と比べて，死亡率改善効果の数値が大きく下回ることは前示のとおりである。また，乙１３文献には，ＭＵＣＨＡ試験において死亡率が減少したことは示されていない。
したがって，被告の上記主張を採用することはできない。(エ)被告は，甲２４文献に記載されたビソプロロールの試験では，米国カルベジロール試験において，カルベジロールが顕著な死亡率改善効果を示したことを認識した上で試験・評価されたものであるから，米国カルベジロール試験とは試験計画や評価の精度や完成度が異なることは当然のことであり，また，心不全の死亡率改善を評価する臨床試験においては，医療水準の向上により，後の臨床試験における効果は数値的に低めに出る傾向があり，先の臨床試験の結果と一概に比較することは困難であると主張する。
しかし，上記(1)で比較した本件発明における死亡率低減効果３５％と，ビソプロロールの死亡率低減効果３４％は，共に，米国カルベジロール試験の後に行われた試験の結果を評価したものであるから，被告の上記主張を採用することはできない。
(オ)被告は，甲２６文献に記載された試験は，クラスⅢとⅣの重症例についての試験であり，重症の心不全においても死亡率を３５％低下させるという結果を示すものであるとして，これと，米国カルベジロール試験の結果を合わせれば，軽症から重症まですべての心不全でカルベジロールの死亡率改善効果が極めて顕著なものであることが再確認されたと主張する。
しかし，本件発明は，「死亡率をクラスⅡからⅣの症状において同様に実質的に減少させる薬剤」であるところ，米国カルベジロールの試験結果に疑義があることは前記説示のとおりであって，これに依拠することはできないから，本件発明の死亡率減少率は，クラスⅡからⅣの症状において約３５％であると認められる。そして，この数値をビソプロロールの死亡率低減効果と比較した場合に本件発明の効果が格別顕著なものとはいえないことは，前記説示のとおりである。したがって，被告の上記主張を採用することはできない。(カ)被告は，本件発明は，心不全による死亡の中でも大きな割合を占める突然死による死亡率をも改善する点に大きな意義を有すると主張する。
しかし，本件明細書には，カルベジロールによる突然死予防の効果は記載も示唆もされていない。被告の主張は明細書の記載に基づかない主張である。
したがって，カルベジロールによる突然死予防の効果をもって，本件発明が当業者が予測をすることができない効果を有するということはできない。
なお，被告は，虚血性心不全患者の死亡のうち半分近くは突然死であることは知られていたと主張する。しかし，被告の主張を裏付ける証拠はない。また，仮に，虚血性心不全患者の死亡のうち半分近くが突然死であるとしても，甲２４文献の表２には，ビソプロロールの突然死によるハザード比が０．５６であったこと（判決注・ハザード比０．５６とは，死亡率４４％減少を意味する。）が記載されており，この数値と比較して，本件発明におけるカルベジロールの突然死予防効果を格別顕著な効果ということはできない。
ウ審決は，本件発明の効果は顕著であると判断している。しかし，以下のとおり，その判断は誤りである。
審決は，本件特許の優先権主張日当時，カルベジロールが虚血性のうっ血性心不全に起因する死亡率を低下することは知られていなかったところ，米国カルベジロール試験は，プラセボと比較して優位な効果が確認できたことにより試験が中止されたといえるので，優先権主張日当時の技術水準からみて，本件発明の効果が顕著な効果ではないということはできないと判断している。


平成２４年４月２６日判決言渡
平成２３年（行ケ）第１０３２５号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２３年２月１４日
判                  決
原            告        Ｘ
被            告        特許庁   長官指定代   理人         新      留              豊同                      横      尾      俊      一同                      唐      木      以知    良同                      芦      葉      松      美
主                  文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
特許庁が不服２００８－１９６７３号事件について平成２３年８月１６日にした審決を取り消す。
第２争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「ウイルス性及び各種アレルギー性鼻炎・皮ふ炎の治療薬としての抗鼻炎剤・抗アレルギー剤」とする特許発明について，平成９年５月２２日に出願した（以下「本願」という。）（乙１）。
平成１９年６月１２日付けで拒絶理由通知がなされ（乙２），原告は，同年７月７日付けで，手続補正（以下「平成１９年補正」という。）を行い，発明の名称を「アレルギー性鼻炎を完治さすために使用する梅干（又は塩とクエン酸の混合物）入の鼻栓付カプセル」に変更すると共に，出願当初の明細書（以下，同明細書を図面を含めて「当初明細書」という。）の特許請求の範囲等につき補正を行った（甲１１の２，１１の３，乙４）。これに対し，同年１１月１４日付けで最後の拒絶理由通知がなされ（乙５），原告は，平成２０年１月７日付けの意見書を提出し（乙６），同年５月２９日付けで拒絶査定がなされた（乙７）。
そこで，原告は，同年７月１１日，拒絶査定不服審判（不服２００８－１９６７３号事件。以下「本件審判」という。）を請求すると同時に，手続補正（以下「平成２０年補正」という。）を行い（乙８，９），平成２３年８月１６日付けで，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）がなされ（乙１２），その謄本は，同年９月８日，原告に送達された。
２特許請求の範囲及び補正の経緯
(1)当初明細書における特許請求の範囲は，以下のとおりである（以下，当初明細書の特許請求の範囲に記載された各発明を併せて「本願発明」という。）（乙１）。「【請求項１】各種梅干の製造課程で生じる生産物及びしそづけ梅干を主原料とす
る抗鼻炎剤
【請求項２】請求項(1)に抗アレルギー剤を加える。【請求項３】請求項(1)の各種梅干の製造課程で生じる生産物及び上記梅干のエキ
ス及びその粉末を主原料とする製剤（図３）
【請求項４】上記（請求項１・請求項３）製剤をカプセルに入れて，又はカプセル化して，鼻腔内に挿入すること。そして青梅綿（真綿）コットンボール又は柔かい紙で栓をすること。（図１）（図２）（図５）
【請求項５】カプセルと鼻栓が一体となった製剤（図４）
【請求項６】上記製剤の成分を主成分とする入浴剤
【請求項７】上記製剤と同じ分子構造の化学合成剤を含む。」
(2)平成１９年補正の内容
平成１９年補正の内容は，以下のとおりである。なお，原告は手書きの書面で手続補正を行ったが，特許庁がこれを電子データ化する際，手続補正１，手続補正２及び手続補正５における「又は塩とクエン酸」を「又は塩化クエン酸」と誤って入力したと認められることから，以下では，「又は塩とクエン酸」と表記する。（甲１１の２，１１の３，乙４）
ア手続補正１
発明の名称の変更
補正の内容「アレルギー性鼻炎を完治さすために使用する梅干（又は塩とクエン酸の混合物）入の鼻栓付カプセル」
イ手続補正２
特許請求の範囲の変更
補正の内容
「【特許請求の範囲】
【請求項１】アレルギー性鼻炎を完治さすために使用する梅干（又は塩とクエン酸の混合物）入の鼻栓付カプセル
【請求項２】上記鼻栓付カプセルに鼻粘膜の刺激を緩めるために麻酔薬をコーティングする。」（以下，上記補正後の請求項１及び２に係る発明を併せて「補正後発明」という。）
ウ手続補正３
【０００１】の削除
エ手続補正４
【０００３】の変更
補正の内容
「【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
従来の治療薬と違って，本剤は，完治するまで連用することが出来る。本剤を鼻腔内に挿入すると，しばらくして，多量の鼻汁が発生する。そして出来るだけ長く（１０分～２０分）辛抱し，その後，鼻汁をよくかんで出してから，又，同じ様に，本剤を鼻腔内に挿入する。鼻汁が出なくなるまで繰り返す（２～３回）。普通１時程で終わる。完治させるためには，その行為を２～３回，症状が出た時に行えばよい。」
オ手続補正５
図面の簡単な説明の変更
補正の内容
「【図面の簡単な説明】
【図１】日本薬局方カプセル
【図２】薬剤の入ったボトル
【図３】ソフトカプセル（粉末の梅干又はそのエキスと乳化剤等の入ったカプセル）
【図４】梅干（又は塩とクエン酸）の入った鼻栓と一体となったカプセル
【図５】ハードカプセル」
(3)平成２０年補正の内容
平成２０年補正の内容は，以下のとおりである（乙９）。
ア手続補正１
発明の名称の変更
補正内容「アレルギー性鼻炎を完治させるために使用する梅干し入りの鼻栓付
カプセル」
イ手続補正２
特許請求の範囲の請求項１の一部削除
補正内容「アレルギー性鼻炎を完治さすために使用する梅干し（又は塩とクエン酸の混合物）入の鼻栓付カプセル」下線の部分を削除する。
ウ手続補正３
特許請求の範囲の請求項２の削除
エ手続補正４
図面の簡単な説明の図４の補足
補正内容「梅干（又は塩とクエン酸）の入った鼻栓と一体となったカプセル」
下線部分の削除
オ手続補正５
発明の詳細な説明の補足説明


「【０００３】【発明が解決しようとする課題】の補足の説明この方法で症状が完治する。もし再発時に初回と同じ方法で処置すればよい，最大３クールの処置をすればアレルギー性鼻炎は完治する。アレルギー性鼻炎でない症状の時にはこの処置をしても鼻腔内はなんの反応もない。即ち鼻汁が異常には発生しない。従って症状も治らない。」「【０００４課題を解決するための手段】の補足の説明本発明の鼻栓付カプセルで処置を続けることにより血液中に流れているアレルギー症状の引き金及び促進する細胞が炎症の局部に集中しなくなり局所の原因物質がある程度以下になった時に完治したと言えるのである。鼻栓付梅干し入カプセルを鼻腔内にそう入することにより鼻腔内の粘膜層を梅干しが浸透圧の原理とクエン酸による粘膜の軟化とにより，粘膜の浮腫を消滅させるために鼻汁が多量に発生して症状が消えるのである。
カプセルに鼻栓が付いていないと鼻汁と共に梅干しの入ったカプセルが鼻外にすぐ出てしまい腔内での反応を長時間持続させることが出来ないために何回処方しても症状は改善されない。
鼻栓をつけるということ他の発明との比較効果に関して本発明の目的達成のためには必要不可欠のものである。」
３本件審決の理由
本件審決の理由は，別紙審決書写しのとおりであり，その要旨は，以下のとおりである（乙１２）。
(1)平成２０年補正について
手続補正５が，明細書の段落【０００３】及び【０００４】を変更するのか，同段落に補足説明を追加するのか不明であるが，いずれにしても，上記の補正は，当初明細書に記載されている事項の範囲内でしたものとはいえず，平成１４年法律第２４号による改正前の特許法１７条の２第３項（以下，単に「特許法１７条の２第３項」という。）に規定する要件を満たさないので，却下する。
(2)本願について
本願は，平成１９年補正により補正されているが，平成１９年補正は，当初明細書に記載した事項の範囲内でしたものではなく，特許法１７条の２第３項に違反するので，本願は拒絶すべきである。
第３当事者の主張
１取消事由に関する原告の主張
（判決注原告準備書面に沿って記載した。）
(1)取消事由１
ア特許庁は，平成１９年６月１２日付けで拒絶理由通知を行ったが，その理由は，引用文献に記載された技術に基づき，本願発明は当業者が容易に発明することができたものであるから，特許法２９条２項により，特許を受けることができないというものであった。しかし，引用文献には，本願発明のように，アレルギー性鼻炎を完治させるという内容のものはなく，原告は，平成１９年７月７日付けの意見書において，引用文献と本願発明とは何の因果関係もないと主張すると共に，平成１９年補正を行った。
ところが，平成１９年１１月１４日付けで拒絶理由通知がなされた。同拒絶理由通知における理由１は，請求項１における「梅干（又は塩とクエン酸の混合物）」，図面の簡単な説明中の図４の説明における「梅干（又は塩とクエン酸）」，請求項２の「鼻栓付カプセルに鼻粘膜の刺激を緩めるために麻酔薬をコーティングする。」，発明が解決しようとする課題の欄の「（１０分～２０分）辛抱し」の補正は，特許法１７条の２第３項の規定に違反するものであるというもので，理由２は，補正後発明は，引用文献記載の技術に基づいて，当業者であれば容易になし得たと認めるというものであった。しかし，請求項１及び図４における上記補正の括弧内は，梅干しの成分を説明しているだけであり，梅干しの成分が塩とクエン酸であることは常識であり，このような補正は自明のこととして許されるべきである。また，辛抱する時間には個体差があるのであり，上記理由１は誤りである。引用文献から補正後発明が当業者であれば容易になし得たともいえず，上記理由２も誤りである。イ特許庁は，特許法２９条２項の運用を誤っており，前置報告書は無効であり，無効な前置報告書に基づく審判も無効である。
ウ平成１９年１１月１４日付け拒絶理由通知書には，意見があれば，この通知書発送の日から６０日以内に意見書を提出してくださいと記載されていたため，原告は，平成２０年１月７日付けで意見書を提出した。原告は，同意見書において，図面の詳細な説明の図４に，「梅干し等の入った鼻栓付きカプセル」という説明を追加し，平成１９年補正後の請求項１を，「アレルギー性鼻炎を完治させるために使用する梅干しの入った鼻栓付きカプセル」に変更し，平成１９年補正後の請求項２を削除し，明細書に「（２０分～５０分）辛抱し」となっていたのを「（１０分～２０分）辛抱し」に変更したのを取り消すと記載すると共に，進歩性について反論し，最後に「再度補正追加手続きをお願い出来ないでしょうか，宜しくお願いします。」と記載した。
原告は，上記意見書に対して返答がもらえるものと待っていたが，平成２０年５月２９日付けで拒絶査定がなされたものであり，これは不意打ちである。特許法に従って，意見書を提出し，手続補正をお願いしていたのであるから，特許庁はそれに対する対応をすべきであり，何の連絡もなくこのような対応をするのは，不当である。
平成２０年補正における手続補正１ないし４は，実質的には，平成２０年１月７日付意見書の中でなされているのであるから，上記手続補正１ないし４は有効になされているとして，審判すべきである。
エ原告は，拒絶査定において補正後発明が容易想到であると判断されたため，原告の主張が理解してもらえるように，手続補正５において発明の内容を説明せざるを得なかったのである。以上のような事情から，誤記・誤認により，「手続附記」とすべきところを「手続補正５」としてしまったのであり，手続補正５は不要であり，補正却下の決定の取消しを求める。
オ原告は，平成２０年補正の手続補正５における各補足説明の内容は，一般的な常識の範囲内のものであり，自明のことであると考えていたので，上記手続補正５における各補足説明が当初明細書の記載から自明の事項ではないとする前置報告書の意味が，本件審決がなされるまで，理解できなかった。したがって，本件審決において平成２０年補正を却下したのには理由がなく，違法である。
(2)取消事由２
ア平成２０年補正における手続補正５は，本件審判手続においては不必要なものであり，補正の方法も補足説明とされているように，補正には当たらないものである。


イ本件審決は，平成２０年補正のうちの手続補正５における段落【０００３】の「アレルギー性鼻炎でない症状の時にはこの処置をしても鼻腔内はなんの反応もない。即ち鼻汁が異常には発生しない。」について，当初明細書に何ら記載されていないと判断しているが，これは誤りである。上記段落【０００３】の記載は，当初明細書の発明の詳細な説明の段落【０００３】，【０００４】の内容を逆説的に述べているにすぎない。
また，本件審決は，当初明細書の実施例１ないし３における「鼻づまり」は「かぜの症状」の一つであって，「アレルギー性鼻炎」によるものではないから，上記段落【０００３】の記載は上記実施例の記載と整合しないと判断するが，これは誤った事実認識に基づく判断である。それまで春かぜ，夏かぜと一般に思われていた症状がアレルギー性鼻炎（いわゆる杉花粉症）であると医学者によって初めて診断されたのは１９７０年代であり，その後も，十数年から２０年前までは，一般人には春かぜ，夏かぜと間違われていた。「鼻づまり」が発熱していないときは，かぜなのかアレルギー性鼻炎なのかは，抗体検査をしなければ，正確には判定できないのであり，上記段落【０００３】の補正は，技術常識に照らし，当業者に周知の事項である。
さらに，本件審決は，平成２０年補正のうち手続補正５における段落【０００４】の補正に関し，同補正における梅干しの抗炎症作用の具体的作用機序については，当初明細書には何ら具体的な記載がなく，当業者に周知の事項であったとも認められないと判断するが，この判断も誤りである。上記作用機序は，当初明細書の発明の詳細な説明の段落【０００３】ないし【００１０】を総合的に理解・解釈すれば理解できること，及び当業者であれば自明のことである。以上のとおり，平成２０年補正の手続補正５は，当初明細書に記載された事項の範囲内でなされたものであるから，平成２０年補正は，特許法１７条の２第３項に違反するものではない。
(3)取消事由３
特許法２９条１項の「産業上利用することができる発明」に関し，審査基準では，人間を手術，治療又は診断する方法（以下「医療行為」という。）は，産業上利用することができる発明には含まれないとしている。しかし，特許法には医療行為が産業上利用することができない発明であるという条文はなく，この審査基準には法的根拠がない。法的根拠に基づかずに発明者の権利を制限することは，国家公務員法９６条，９８条，憲法１４条違反であり，このような審査・審決は無効である。
(4)取消事由４
原告は，平成１９年補正の手続補正１，手続補正２及び手続補正５において，「梅干（又は塩とクエン酸の混合物）」と補正したにもかかわらず，補正内容が，故意に「梅干（又は塩化クエン酸の混合物）」に変更され，これを前提に審査，審判がなされている。また，拒絶理由通知書では「梅干（又はクエン酸の混合物）」と記載されている。このような，虚偽の補正内容を前提とした本件審決は，直ちに取り消されるべきである。
２被告の反論
(1)取消事由１に対して
ア本件審決は，平成１９年補正が特許法１７条の２第３項に違反すると判断しているが，図４の「梅干（又は塩化クエン酸）」は，梅干しと塩化クエン酸が有効成分として同じであることを表すものであるものの，当初明細書には「塩化クエン酸」に関する記載は一切ない（判決注被告準備書面に即して，「塩化クエン酸」との表記を用いた。）。
それどころか，原告の主張は，当初明細書の段落【００１０】の記載事項と整合しない。すなわち，段落【００１０】には，梅干しに含まれる梅，しそ，塩の各品目が，鼻炎症の消滅に相乗的な効果を示すと記載されているのであって，「塩とクエン酸」のみでは「梅干し」の効果を奏するのに十分であるとはいえず，両者が有効成分として同じであるとはいえない。
また，当初明細書の段落【０００３】には「それを出来るだけ長く（２０分～５０分）辛抱し」と記載されているが，当初明細書には，１０分程度の短い時間辛抱するだけで鼻汁が出なくなり完治するとの記載は，一切ない。さらに，平成１９年補正では，新たな請求項２を追加している。したがって，平成１９年補正は，当初明細書に記載した事項の範囲内でなされたものではなく，平成１９年補正が特許法１７条の２第３項に違反するとした判断に誤りはない。
イ平成１９年１１月１４日付け拒絶理由通知書に対しては，原告は，同通知書を受領した後及び本件審判請求時の２回，意見を述べる機会と補正をする機会があった。しかも，平成２０年１月７日付け意見書の末尾に「再度補正追加手続きをお願い出来ないでしょうか」と記載されているものの，どのような事項を補正追加するのか，また，どのような事情により再度補正する必要があるのかについて，具体的な理由が記載されていない以上，原告の意図を審査官が把握することはできないから，審査官が，再度，補正の機会を与えることなく拒絶査定をしたことが，不意打ちであるということはできない。
さらに，審査官は，前置報告書において，平成２０年補正の手続補正５は当初明細書に記載した事項の範囲内においてしたものでなく，特許法１７条の２第３項の規定に違反するものであるから，平成１４年法律第２４号による改正前の特許法５３条１項の規定により却下されるべきものであると指摘し，審判官は，平成２３年２月２４日付けで，上記前置報告書を引用した審尋を行っているが，これに対して，原告は，同年４月１９日付けで回答書を提出しているものの，上記指摘事項に対する反論はなされていない。原告は，上記審尋によって，平成２０年補正が却下されるおそれがあることを予見でき，反論する機会も与えられていたのであるから，本件審決において，平成２０年補正を却下したことに手続上の違法はない。ウ原告は，拒絶査定に対して手続補正５で発明の内容を説明せざるを得なかった旨主張するが，説明が必要であれば，意見書あるいは審判請求書の請求の理由において説明すべきであって，手続補正５で説明せざるを得なかったという特段の事情があったとも解せない。
(2)取消事由２に対して
原告は，平成２０年補正のうちの手続補正５における段落【０００３】の記載は，当初明細書の発明の詳細な説明の段落【０００３】，【０００４】の内容を逆説的に述べているにすぎないと主張するが，段落【０００３】及び【０００４】における「鼻炎」には多数の種類がある。したがって，当初明細書の段落【０００３】及び【０００４】の記載からは，「アレルギー性鼻炎」だけでなく，「ウイルス性鼻炎」，「萎縮性鼻炎」，「血管運動神経性鼻炎」などの場合にも，完治することができる旨が記載されていると解される。


また，当初明細書の実施例１ないし３の記載からは，これらの実施例における「鼻づまり」はかぜの症状の一つであって，アレルギー性鼻炎によるものではないと解さざるを得ない。
さらに，本願発明の特徴が，アレルギー性鼻炎が鼻栓付梅干カプセルを使用して治癒することにあるのだとするならば，アレルギー性鼻炎は治癒するが，アレルギー性鼻炎でない症状は治癒しないという上記カプセルの効果は，当初明細書に記載されていない新規なものとなる。
したがって，手続補正５の段落【０００３】に関する補正は，当初明細書に記載されている事項の範囲内でしたものであるということはできない。また，平成２０年補正のうち手続補正５の段落【０００４】における梅干しの抗炎症作用の具体的作用機序に関しては，当初明細書には記載がなく，これが技術常識であると認めることもできない。したがって，これについても，当初明細書に記載されている事項の範囲内でしたものであるということはできない。
(3)取消事由３に対して
本件審決においては，特許法２９条１項柱書に規定する要件は，何ら問題にしていないのであるから，原告の主張は理由がない。
(4)取消事由４に対して
原告の主張は，本件審決の違法性とは無関係である。
第４当裁判所の判断
当裁判所は，原告主張の取消事由は，いずれも理由がないと判断する。その理由は，以下のとおりである。事案にかんがみ，先に，平成１９年補正及び平成２０年補正の適法性から判断する。
１平成１９年補正及び平成２０年補正について
(1)事実認定
ア手続の経過
(ｱ)原告は，平成９年５月２２日に本願（請求項の数７）を申し立てた。(ｲ)平成１９年６月１２日付けで拒絶理由通知がされた。通知書には，５点にわたり拒絶理由が示されているが，そのうち３点の概要は，以下のとおりである。（乙２）
①梅やしそに抗アレルギー作用があること，アレルギー等の鼻炎にカプセル剤を使用すること，花粉症等によって生じた鼻汁が流れ出るのを防止するために綿等により鼻栓をすることは本願前周知技術であり，請求項１～４に記載された発明は，当業者であれば容易になし得たものであり，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。
②請求項２に記載された「抗アレルギー剤」，請求項４に記載された「青梅（真綿）コットンボール又は柔かい紙」，請求項６に記載された「入浴剤」について，発明の詳細な説明に記載されておらず，請求項２，４，６に係る発明は，平成１４年法律第２４号による改正前の特許法３６条６項１号（以下，単に「特許法３６条６項１号」という。）に規定する要件を満たしていない。③請求項１，３に記載された「各種梅干の製造課程で生じる生産物」，請求項２に記載された「抗アレルギー剤」，請求項７に記載された「上記製剤と同じ分子構造の化学合成剤」が，具体的にどのようなものか，どのような化合物が包含されるのか不明瞭である。請求項４の発明は，カプセルを鼻腔内に挿入し，鼻栓をする方法の発明か，鼻栓に真綿や柔らかい紙を用いることを特徴とする製剤（もの）の発明か，発明のカテゴリーが不明瞭である。よって，請求項１～４，７に係る発明は，特許法３６条６項２号に規定する要件を満たしていない。なお，拒絶理由③の末尾に「（なお，鼻腔内に挿入し，鼻栓をする方法の発明である場合は，治療方法の発明と認められ，特許法第２９条柱書に規定する要件に違反していると判断される点に注意すること。）」と記載されていた。(ｳ)原告は，平成１９年７月７日付けで，意見書を提出した。原告は，同意見書において，拒絶理由①に対して，本願発明は，梅干しの抗アレルギー作用によって，アレルギー性鼻炎を治すのではなく，梅干しに含まれている塩とクエン酸ナトリウムが鼻粘膜に作用して，浮腫を解消し，鼻粘膜にあったアレルギー性鼻炎の原因物質を鼻汁と共に排出し，アレルギー性鼻炎を完治するというものであり，鼻栓は，鼻汁が出るのを止めるためではなく，鼻粘膜の浮腫に対して，梅干しの成分のより強い反応を持続させるためのものであると反論した。また，拒絶理由②に対して，請求項２，４及び６を削除することとし，拒絶理由③に対して，請求項４及び５を一体とする手続補正を行うと述べた。（乙３）
(ｴ)原告は，上記意見書の提出と併せて，平成１９年７月７日付けで，平成１９年補正を行った。
(ｵ)平成１９年１１月１４日付けで最後の拒絶理由通知がされた。通知書に記載された２点の拒絶理由の概要は，以下のとおりである。（乙５）①平成１９年補正のうち，請求項１の「梅干（又は塩とクエン酸の混合物）」及び図面の簡単な説明の図４の「梅干（又は塩とクエン酸）」（判決注拒絶理由通知書には，請求項１及び図４の説明に「梅干（又はクエン酸の混合物）」と記載がされている旨を摘示しているが，拒絶理由通知書中の同摘示部分は，明白な誤記と認められる。），請求項２の「鼻栓付カプセルに鼻粘膜の刺激を緩めるために麻酔薬をコーティングする。」，発明が解決しようとする課題の欄の「（１０分～２０分）辛抱し」の記載は，当初明細書に記載されておらず，かつ，梅干しに代えてクエン酸混合物を用いることや，鼻栓付カプセルに麻酔薬をコーディングすること，当初明細書に「（２０分～５０分）辛抱し」とあるのを「（１０分～２０分）辛抱し」に変更することは，当業者にとって自明であるとも認められないので，これらの補正は，願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した範囲内においてしたものではなく，特許法１７条の２第３項の規定に違反する。
②梅やしそに抗アレルギー作用があること，アレルギー等の鼻炎にカプセル剤を使用すること，花粉症等によって生じた鼻汁が流れ出るのを防止するために綿等により鼻栓をすることは本願前周知技術である。本願のカプセルに入れられる梅干しは刺激性で，かつ，本願のカプセルはアレルギー性鼻炎のような鼻汁がたまる病気に適用されるのであるから，カプセルの適用時に生じる鼻汁が出るのを防ぐために，予めカプセルと鼻栓を一体化することは，当業者が必要に応じ適宜なし得ることである。実際に鼻栓付カプセルを使用してどのような効果が得られたかについて，当初明細書には記載されていない。よって，請求項１，２に記載された発明は，当業者であれば容易になし得たものであり，特許法２９条２項の規定により，特許を受けることができない。
なお，意見書の提出期間は，通知書発送の日から６０日以内とされ，発送日は同年１１月２０日であった。（乙５）


(ｶ)原告は，平成２０年１月７日付けで意見書を提出した。同意見書において，原告は，上記最後の拒絶理由通知における拒絶理由の②に対する反論を行ったほか，図面の簡単な説明の図４に，「梅干し等の入った鼻栓つきカプセル」に関する説明を追加し，平成１９年補正による補正後の請求項１を「アレルギー性鼻炎を完治させるために使用する梅干しの入った鼻栓つきカプセル」に変更し，同補正後の請求項２の内容をすべて削除し，明細書に「（２０分～５０分）辛抱し」とあるのを「（１０分～２０分）辛抱し」に変更したのを取り消す旨記載した。さらに，原告は，意見書の末尾に，「再度補正追加手続きをお願い出来ないでしょうか，宜引くお願い申し上げます。」と記載した。（乙６）
(ｷ)平成２０年５月２９日付けで，平成１９年１１月１４日付け拒絶理由通知書に記載された拒絶理由の①及び②により，拒絶査定がされた。なお，査定書の備考欄に，上記拒絶理由の①については，補正書が提出されていないので，同じ拒絶理由が存在し，拒絶理由の②については，上記意見書における原告の主張を検討しても，補正後発明は，引用文献等に基づいて，当業者が容易になし得ることであると認められ，さらに，補正後発明は，平成１４年法律第２４号による改正前の特許法３６条４項及び特許法３６条６項１号に規定された要件も充足していないと記載されていた。（乙７）
(ｸ)原告は，平成２０年７月１１日，本件審判を請求すると共に，平成２０年補正を行った。
(ｹ)平成２３年２月２４日付けで書面による審尋がなされた。審尋書には，本件審判事件については，審査官による審査の結果，前置報告書のとおり，特許をすべき旨の査定ができない旨の報告がなされたので，今後，前置報告書の内容を踏まえて審理を行うとの方針，及び前置報告書の内容について意見があれば回答するようにとの指示が記載されていた。（乙１０）
なお，前置報告書には，平成２０年補正における発明の詳細な説明の段落【０００３】及び【０００４】に記載された事項は，当初明細書の記載から自明な事項ではないので，同補正は特許法１７条の２第３項の規定に違反するとの趣旨が記載されていた。（乙１０）
(ｺ)原告は，平成２３年４月１９日付けで回答書を提出し，回答書において，平成１９年６月１２日付け拒絶理由通知書に記載された拒絶理由の①，及び拒絶査定書の備考欄に記載された事項のうち平成１９年１１月１４日付け拒絶理由通知書における拒絶理由の②に係わる主張に対して反論をした。さらに，本願に係る明細書の発明の名称，要約，課題，解決手段及び特許請求の範囲の請求項１を更に補正する方針である旨記載した。（乙１１）
(ｻ)平成２３年８月１６日付けで本件審決がなされた。
イ当初明細書の記載
当初明細書には，以下の記載がある（乙１）。
「【発明の詳細な説明】
【０００１】［発明の属する技術分野］本発明は，ウイルス・細菌・その他異物（アレルゲン）が鼻腔内粘膜及び体内に附着・内在して生じる鼻炎・皮ふ炎の治療に有
効な抗鼻炎剤・抗アレルギー剤・入浴剤」
「【０００３】［発明が解決しようとする課題］従来の治療薬と違って本剤は，完治するまで連用することが出来る。本剤を鼻腔内に挿入すると，しばらくして，多量の鼻汁が発生する。それを出来るだけ長く（２０分～５０分）辛抱し，その後，鼻汁をよくかんでから，又，同じ様に，本剤を鼻腔内に挿入し，鼻汁が出なくなるまで繰り返えす（２～３回）。そして，鼻汁が出なくなれば，それで完治する。普通２～４時間で鼻炎を完治することが出来る。
【０００４】［課題を解決するための手段］上記目的を達成するために，本発明は，各種梅干の製造過程で生じる生産物及びしそづけ梅干そしてそれらのエキス及び粉末をカプセルに注入して，又は，カプセル化，ソフトカプセル化して鼻腔内に挿入し，鼻栓をして鼻汁の出なくなるまで反復挿入することによって鼻炎をなんの後遺症も残すことなく完治さす。」
「【０００１０】鼻腔内に本剤を挿入することによって，生じる鼻炎症の消滅は，梅，しそ，塩の各品目の各々の成分による作用と，この３品目によって作られた梅干には，その相乗効果によって効能が強化され，強力な抗炎症が発生するものと想像される。それによって，ウイルスの死滅，細菌の死滅，アレルゲンの消滅，抗アレルゲン体質化して，症状がなくなるのではないかと思われる。」
「【図面の簡単な説明】
・・・【図４】鼻栓と一体となったカプセル」
(2)平成１９年補正及び平成２０年補正の適法性に関する判断ア特許出願人は，明細書又は図面の補正をするときは，願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない旨規定されている（平成１４年法律第２４号による改正前の特許法１７条の２第１項（以下，単に「特許法１７条の２第１項」という。），特許法１７条の２第３項）。前記のとおり，原告は，平成１９年６月１２日付けで拒絶理由通知がされた後，平成１９年補正をし，さらに，本件審判の請求と共に平成２０年補正をしたが，いずれも特許法１７の２第３項の規定に反する。その理由は，以下のとおりである。
イ平成１９年補正について


平成１９年補正では，手続補正２で，請求項１について「アレルギー性鼻炎を完治さすために使用する梅干（又は塩とクエン酸の混合物）入の鼻栓付カプセル」に，請求項２について「上記鼻栓付カプセルに鼻粘膜の刺激を緩めるために麻酔薬をコーティングする。」に，それぞれ変更し，手続補正５で，図面の簡単な説明における図４の説明について「梅干（又は塩とクエン酸）の入った鼻栓と一体となったカプセル」に，変更した。しかし，当初明細書では，「鼻炎剤」として「各種梅干の製造課程で生じる生産物及びしそづけ梅干」又は「各種梅干の製造課程で生じる生産物及びしそづけ梅干並びにそれらのエキス及び粉末」と記載されていること，また，「発明の効果」として「鼻腔内に本剤を挿入することによって，生じる鼻炎症の消滅は，梅，しそ，塩の各品目の各々の成分による作用と，この３品目によって作られた梅干には，その相乗効果によって効能が強化され，強力な抗炎症が発生する」と記載されていることに照らすならば，「梅干（又は塩とクエン酸の混合物）」を用いる旨の開示はないと解される。また，鼻栓付カプセルに，麻酔剤をコーティングする旨の記載もない。また，「梅干（又は塩とクエン酸の混合物）」を用いることや，鼻栓付カプセルに，麻酔剤をコーティングすることが，当業者によって当初明細書の記載から導かれる技術的事項との関係で，新たな技術的事項を導入するものではないと認めるに足りる証拠もない。したがって，上記各補正は，当初明細書に記載した事項の範囲内でしたものとはいえない。
ウ平成２０年補正について
平成２０年補正では，手続補正５において，段落【０００３】についての補足説明をしているが，同補足説明中には，「アレルギー性鼻炎でない症状の時にはこの処置をしても鼻腔内はなんの反応もない。即ち鼻汁が異常には発生しない。従って症状も治らない。」と記載されている。他方，当初明細書には，発明の属する技術分野として「ウイルス・細菌・その他異物（アレルゲン）が鼻腔内粘膜及び体内に附着・内在して生じる鼻炎」と，発明の効果として，「ウイルスの死滅，細菌の死滅，アレルゲンの消滅，抗アレルゲン体質化して，症状がなくなるのではないかと思われる。」と記載され，実施例１ないし３には，かぜの症状を呈したとか，かぜにかかりそうに感じたときに，鼻腔内にカプセルを挿入した事例が記載され，上記各記載によると，本願に係る鼻炎剤は，アレルギー性鼻炎のみならず，かぜによる鼻炎に対しても効果があることが示されているものと認められ，当初明細書中に「アレルギー性鼻炎でない症状の時にはこの処置をしても鼻腔内はなんの反応もない。」との記載はない。そして，同事項が，当業者によって当初明細書の記載から導かれる技術的事項との関係で，新たな技術的事項を導入するものではないとも認められない。また，手続補正５における段落【０００４】の補足説明には，○ａ鼻栓付カプセルの処置により，血液中に流れているアレルギー症状に関連する細胞が炎症の局部に集中しなくなる，○ｂ同カプセルを鼻腔内に挿入することにより，梅干しが浸透圧の原理とクエン酸による粘膜の軟化とにより，鼻腔内粘膜の浮腫を消滅させ，鼻汁が多量に発生する，○ｃカプセルに鼻栓が付いていないと，鼻汁と共に梅干しの入ったカプセルが鼻外に出て，鼻腔内での反応を長時間持続させることができない旨が記載されている。他方，当初明細書には，本願に係る発明の作用機序に関して，「鼻腔内に本剤を挿入することによって，生じる鼻炎症の消滅は，梅，しそ，塩の各品目の各々の成分による作用と，この３品目によって作られた梅干には，その相乗効果によって効能が強化され，強力な抗炎症が発生するものと想像される。それによって，ウイルスの死滅，細菌の死滅，アレルゲンの消滅，抗アレルゲン体質化して，症状がなくなるのではないかと思われる。」との記載があるのみで，上記○ａ及び○ｂに関する記載はない。また，上記○ａ及び○ｂが，当業者によって当初明細書の記載から導かれる技術的事項との関係で，新たな技術的事項を導入するものではないと認めるに足りる証拠もない。
したがって，手続補正５は，当初明細書に記載した事項の範囲内でしたものではない。
(3)小括
以上のとおり，平成１９年補正及び平成２０年補正はいずれも当初明細書に記載した事項の範囲内でしたものではなく，特許法１７条の２第３項の規定に反するものであるから，平成２０年補正を却下し，本願は拒絶すべきであるとした本件審決の判断には誤りはない。
２取消事由１について
取消事由１に係る原告の主張は，以下のとおり，いずれも失当である。すなわち，(1)原告は，平成１９年補正のうち，特許請求の範囲の請求項１及び図面の簡単な説明の図４の説明における補正で，「梅干し（又は塩とクエン酸の混合物）」又は「梅干（又は塩とクエン酸）」と記載したのは，括弧内で梅干しの成分を説明しているだけであり，梅干しの成分が塩とクエン酸であることは常識であり，このような補正は自明のこととして許されるべきであると主張する。しかし，上記括弧内の記載は，鼻炎剤として「塩とクエン酸の混合物」又は「塩とクエン酸」を使用することもできるという趣旨と解すべきであり，単に梅干しの成分を説明しただけであると解することはできない。また，梅干しの成分として塩とクエン酸が含まれることが当業者の常識であるとしても，塩とクエン酸の混合物で本願に係る鼻炎剤に代替できるということが，新たな技術的事項を導入するものではないと認めることもできない。したがって，原告の主張は理由がない。(2)原告は，鼻炎剤を鼻腔内に挿入してから辛抱する時間には個体差があるのであり，平成１９年補正において段落【０００３】中の記載を「（１０分～２０分）辛抱し」に変更した補正は，特許法１７条の２第３項の規定には違反しないと主張する。
しかし，当初明細書の実施例は，いずれも鼻汁が発生するのを３０分以上辛抱したものであり，他に，１０分～２０分辛抱する旨の記載はなく，鼻炎剤を鼻腔内に挿入してから辛抱する時間には個体差があるとしても，当初明細書の段落【０００３】の記載から，１０分～２０分辛抱することが，新たな技術的事項を導入するものではないとは認められない。したがって，「（２０分～５０分）辛抱し」を「（１０分～２０分）辛抱し」と変更した補正が，特許法１７条の２第３項の規定には違反しないとする原告の主張は，採用できない。


(3)原告は，平成２０年１月７日付意見書において，手続補正を予定している内容を示した上で，手続補正を願い出ていたにもかかわらず，特許庁はこれに応答することなく，拒絶査定をしたのであり，このような対応は不当であると主張する。しかし，原告の主張は，以下のとおり採用できない。すなわち，最後の拒絶理由通知を受けた場合に，同通知において指定された意見書の提出期間内でなければ明細書や図面の補正をすることができない旨規定されている（特許法１７条の２第１項２号）。原告が補正の意向を示していたとしても，特許庁において，期間内に手続補正を行うよう指導，助言をすべき義務が発生するものではないから，指導，助言をしなかった手続が違法となるものとはいえない。
(4)原告は，平成２０年補正における手続補正１ないし４は，実質的には，平成２０年１月７日付け意見書の中でなされているのであるから，上記手続補正１ないし４は有効になされているとして，審判すべきであると主張する。しかし，原告の主張は，以下のとおり採用できない。すなわち，手続を明確化するため，手続の補正は手続補正書の提出によって行わなければならないと定められている（特許法１７条４項）。本件において，原告は，平成１９年１１月１４日付け拒絶理由通知がなされた後，平成２０年補正を行うまでの間に，手続補正書を提出することによる手続補正を行っていない以上，平成２０年１月７日付け意見書の中で補正の意向が示されていたとしても，そのことをもって，実質的に手続補正がなされていたということはできない。
(5)原告は，拒絶査定において補正後発明が容易想到であると判断されたため，平成２０年補正において，手続補正５で発明の内容を説明する必要が生じたのであり，手続補正５は，本来不要であったから，補正却下の決定の取消しを求めると主張する。
しかし，原告の上記主張は，採用の限りでない。すなわち，平成２０年補正の手続補正書において，「手続補正５」と明記した上，発明の詳細な説明の補足説明をする旨記載されている以上，平成２０年補正の手続補正５が，手続補正の趣旨ではないと解することはできない。原告の主張は理由がない。
３取消事由２について
原告は，取消事由２として縷々主張するが，以下のとおり，いずれも理由がない。(1)原告は，平成２０年補正における手続補正５は不必要であったと主張するが，前記のとおり，平成２０年補正の手続補正書からは，そのように解することはできない。
(2)原告は，十数年から２０年前までは，一般人にはアレルギー性鼻炎（いわゆる杉花粉症）はかぜと間違えられていたのであり，当初明細書の実施例１ないし３の鼻づまりはかぜの症状であって，アレルギー性鼻炎によるものではないとは判断できないとして，平成２０年補正における段落【０００３】の補正が上記実施例の記載と整合しないという審決の判断は誤っていると主張する。しかし，原告の主張によっても，本願がなされた平成９年当時は，既にアレルギー性鼻炎は知られていたと認められること，前記のとおり，当初明細書には，本願に係る鼻炎剤はウイルス・細菌・その他の異物（アレルゲン）による鼻炎の治療に有効であること，梅干しは，梅，しそ，塩の相乗効果によって効能が強化され，ウイルスの死滅，細菌の死滅，アレルゲンの消滅，抗アレルゲン体質化して，症状がなくなるのではないかと思われることが記載されていること，実施例１では，微熱がして，鼻づまりが生じて，かぜの症状を呈したと記載されており，これはアレルギー性鼻炎ではなくかぜによるものであると推測されることからすると，平成２０年補正における段落【０００３】中の「アレルギー性鼻炎でない症状の時にはこの処置をしても鼻腔内はなんの反応もない。」とする補正は，実施例を含めた当初明細書の記載と整合せず，当初明細書に記載した事項の範囲内でしたものとはいえない。
４取消事由３について
原告は，審査基準では，医療行為は，産業上利用することができる発明には含まれないとしているのは違憲，違法であると主張する。
しかし，本願発明が上記審査基準に反するとの点は，本件審決の結論を導く理由とされていない以上，原告の上記主張は，その主張自体失当である。
５取消事由４について
原告は，平成１９年補正において，「梅干（又は塩とクエン酸の混合物）」と補正したにもかかわらず，電子データ上，補正内容が，「梅干（又は塩化クエン酸の混合物）」と表記され，また，拒絶理由通知書では「梅干（又はクエン酸の混合物）」と記載されていることに照らすならば，本件審決は，誤りであると主張する。確かに，電子データ上，「梅干（又は塩とクエン酸の混合物）」が「梅干（又は塩化クエン酸の混合物）」と表記され，また，拒絶理由通知書では「梅干（又はクエン酸の混合物）」と記載されていることが認められる。
しかし，原告が，平成１９年補正において「梅干（又は塩とクエン酸の混合物）」と補正したことを前提としても，平成１９年補正は前記のとおり特許法１７条の２第３項の規定に反すると認められるのであり，上記の誤記を理由に，本件審決が違法であるということはできない。
６結論
以上のとおり，原告主張に係る取消事由には理由がない。その他，原告は，縷々主張するが，いずれも理由がなく，審決には取り消すべき違法はない。よって，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
飯      村      敏      明
裁判官
八      木      貴美    子
裁判官
知      野              明


平成２７年３月２５日判決言渡
平成２５年（ネ）第１０１０４号損害賠償請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成２１年（ワ）第３７９６２号）
口頭弁論終結日平成２６年１１月２５日
判           決
控訴人      ベスタクス株式会社訴訟承継人
破産者ベスタクス株式会社破産管財人Ｘ
被控訴   人         ディアンジェリコ・ギターズ
・オブ・アメリカ・エル・エ
ル・シー
被控訴   人       Ｙ
被控訴人ら訴訟代理人弁護士塚      原    朋    一同              鰺    坂    和    浩同              岡    崎    士    朗同              尾    関    孝    彰
主           文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人らは，控訴人に対し，連帯して，２億円及びこれに対する平成２１年９月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１本件は，被控訴人Ｙ（以下「被控訴人Ｙ」という。）が被控訴人ディアンジェリコ・ギターズ・オブ・アメリカ・エル・エル・シー（以下「被控訴人会社」という。）を教唆し，被控訴人会社が破産者ベスタクス株式会社（以下「ベスタクス」という。）の営業を妨害して，その名誉及び信用を毀損したなどと主張して，ベスタクスが，被控訴人らに対し，不法行為（民法７０９条，７１９条）による損害賠償請求として，損害額合計２億５４６４万２６８０円のうち２億円及びこれに対する不法行為の日の後の日である平成２１年９月１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。原審は，ベスタクスの請求をいずれも棄却したため，原判決を不服として，ベスタクスが本件控訴をした。なお，本件控訴後の平成２６年１２月５日に，ベスタクスにつき破産手続開始決定がされたため，破産管財人である控訴人が，本件訴訟手続を受継した。
２前提事実（当事者間に争いのない事実並びに証拠〔文中又は段落末尾に記載〕及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
(1)「ディアンジェリコ・ギター」は，米国でジョン・ディアンジェリコ（JohnD’Angelico）が製作したギター（デザイン・モデルは複数存在する。）の総称であり，昭和３９年（１９６４年）に同人が死亡するまでに合計１１６４本が製造された。これらオリジナルのディアンジェリコ・ギターは，アーチトップギターの名作として，現在でもプロの奏者やギター愛好家の間では世界的に人気が高く，高額で取引がされ，入手が困難な製品である（甲２の２，甲１９，２５）。ジョン・ディアンジェリコの死後，ディアンジェリコ・ギターについての商標，意匠に関する権利を含む諸権利は，ディマール・ギターズ・インコーポレイテッド（以下「ディマール・ギターズ社」という。）が取得し，管理をするようになった（争いがない）。
(2)ベスタクスは，楽器の製造販売等を業とする会社（日本法人）であり，平成元年頃から，株式会社寺田楽器（以下「寺田楽器」という。）に委託するなどして，ディアンジェリコ・ギターのレプリカモデル（以下「ベスタクス商品」という。）の国内での製造，販売を開始した（甲１４，２３，２５，９０）。(3)ベスタクスは，平成４年８月３日，別紙標章目録１の「本件国内商標」記載の標章（「D’Angelico」の文字からなるデザインロゴ）について，指定商品を１５類（楽器，演奏補助品）とする商標登録出願をし，平成７年８月３１日，その設定登録（商標登録第３０６９５９０号）を受けた（以下「本件国内商標」という。甲７７の１及び２）。
また，ベスタクスは，平成４年８月１３日，創作者をＡ（以下「Ａ」という。），意匠に係る物品をギターとして，オリジナルのディアンジェリコ・ギターの意匠をもとにＡが創作したとするギターの意匠の登録出願をし，平成６年７月１１日，その設定登録（意匠登録第９０８１７８号）を受けた（以下「本件国内意匠」という。甲１０１の１・２）。
(4)被控訴人Ｙ及び訴外Ｂ（以下「Ｂ」という。）は，ベスタクス商品がオリジナルのディアンジェリコ・ギターと同等又はそれ以上の品質をもつとして，これを米国で販売しようと考え，平成１１年（１９９９年）６月，ベスタクスに対し，書簡及び事業計画書を送付し，被控訴人Ｙらが会社を設立してベスタクス商品を米国に輸入し，これを販売することを持ちかけた。その後，被控訴人ＹとＡ（ベスタクスの当時の代表者）との間で打合せが行われ，Ｂは，同年８月４日，ベスタクスに対し，自分たちの設立する会社の名称を「Ｄ’ＡｎｇｅｌｉｃｏＧｕｉｔａｒｓＯｆ    Ａｍｅｒｉｃａ」（ディアンジェリコ・ギターズ・オブ・アメリカ）にしたい旨を通知した。（甲２の１及び２，甲３）
(5)被控訴人会社（ディアンジェリコ・ギターズ・オブ・アメリカ・エル・エル・シー）は，平成１１年（１９９９年）９月１５日頃，被控訴人Ｙの出資によって，米国ニュージャージー州法に従い設立された（甲１００，弁論の全趣旨）。(6)ベスタクスは，平成１２年（２０００年）４月から平成１７年（２００５年）４月までの間に，被控訴人会社に対し，ベスタクス商品を合計８９７本販売し，被控訴人会社は，これを米国やカナダで販売した（甲４ないし６，２０，２６ないし４８，弁論の全趣旨）。


(7)被控訴人会社は，平成１７年（２００５年）頃，韓国の製造会社等に発注してディアンジェリコ・ギターのレプリカモデル（以下「被控訴人商品」という。）の製造を開始し，米国内で販売をするようになった（乙２２，弁論の全趣旨。以下，この販売行為を「本件行為１」という。）。(8)被控訴人会社は，平成１５年（２００３年）５月１０日，欧州共同体商標意匠庁   に対し，別紙   標章目   録２の「本   件欧州登   録商標」記   載の標章   （「D’Angelico」の文字からなるデザインロゴ）について，指定商品を０９類（音楽用アンプリファイア等），１５類（ギター，エレキ・ギター等），１６類（紙類，ボール紙等）とする商標登録出願をし，平成１７年（２００５年）１月２０日，商標の設定登録を受けた（登録番号第３１６５４０４号〔英国内では第Ｅ３１６５４０４号〕。以下，この商標を「本件欧州登録商標」，その登録を「本件欧州商標登録」といい，本件欧州登録商標に係る商標権を「本件欧州登録商標権」という。また，被控訴人会社が上記出願をして登録を受けたことを「本件行為２」という。）。ベスタクスは，被控訴人会社を相手方として，本件欧州商標登録の無効審判請求をしたが，欧州共同体商標意匠庁は，２０１１年（平成２３年）６月１１日にこれを棄却する旨の決定をした。ベスタクスは，これに対し上訴の手続をした。（甲１１，乙１２の１及び２，弁論の全趣旨）
(9)被控訴人会社は，代理人を通じ，①２００９年（平成２１年）５月２６日付けで，ベスタクス商品の英国での販売先であるアイヴォー・マイランツ・ミュージックセンター（以下「英国代理店」という。）に対し，また，②同年６月１１日付けで，ベスタクス商品の仏国での販売先であるコム・ディストリビューションディアンジェリコ・フランス（以下「仏国代理店」という。）に対し，それぞれ，被控訴人会社   が本件   欧州登   録商標   の商標   権者で   あるこ   とを理由に，   「D’Angelico」の商標の無許可での使用の取止めや被控訴人会社に生じた弁護士費用の弁償などを求める内容の警告書を送付した（以下，上記①及び②に係る送付行為を併せて「本件行為３」という。）（甲１２，１３）。
(10)また，被控訴人会社は，代理人を通じ，２００９年（平成２１年）８月１４日付けで，ベスタクスに対し，上記(9)と同様に，欧州共同体内における「D’Angelico」の商標の使用の取止めなどを求める内容の警告書を送付するとともに，①同日付けで，寺田楽器及び寺田楽器の製造する楽器の輸出業者である株式会社イイダコーポレーション（以下「イイダコーポレーション」という。）に対し，その写しを送付し，さらに，②同年９月２６日に，寺田楽器に対し，日本におけるベスタクスの商標登録に異議を唱えるつもりであることや，寺田楽器が輸出用のディアンジェリコ・ギターを販売すれば寺田楽器を訴えることなどを記載した電子メールを送信した（以下，上記①の送付行為を「本件行為４の１」，②の送信行為を「本件行為４の２」といい，併せて「本件行為４」という。）（甲１５，７６，弁論の全趣旨）。
３争点
(1)国際裁判管轄の有無（争点１）
(2)適用されるべき準拠法（争点２）
(3)被控訴人らのベスタクスに対する不法行為の成否（争点３）
(4)損害額（争点４）
４争点に関する当事者の主張
(1)争点１（国際裁判管轄の有無）について
（控訴人）
本件の損害賠償請求は，後記(3)（控訴人）のアないしエのとおりの不法行為（以下，順次「不法行為１」ないし「不法行為４」という。）に基づく請求である。不法行為４は，被控訴人らが日本国内においてした本件行為４によりベスタクスの法益について損害が生じたものであるから，日本の裁判所に国際裁判管轄がある。そして，不法行為１は，被控訴人会社がベスタクスからの使用許諾を得ずにディアンジェリコ・ギターの標章を付した韓国製のギターを米国内で販売している本件行為１についてのもので，不法行為２は，被控訴人会社が本件欧州商標登録を不法に出願して，登録を受けたという本件行為２についてのもので，不法行為３及び不法行為４は，被控訴人会社が本件欧州商標登録の不法取得を奇貨としてベスタクスに対して営業妨害等に及んだというものであり，いずれもベスタクスがベスタクス商品に関して有する権利，利益等に関わるもので，互いに密接な関係がある一連の不法行為である。
また，被控訴人Ｙは，被控訴人会社の唯一の絶対的な所有者であり，実質的な最高経営責任者として，被控訴人会社による不法行為１ないし４を教唆した者である。
このように，不法行為１ないし４に係る請求は争点を同じくし，互いに密接な関係があるから，併合請求の裁判籍の規定（民事訴訟法７条本文）により，日本の裁判所は国際裁判管轄を有する。
（被控訴人ら）
不法行為４は，被控訴人会社が本件欧州登録商標の商標権者でないことを前提としているが，この点についての判断は，欧州共同体商標意匠庁及び欧州共同体司法裁判所の専属的管轄に服するから，日本の裁判所に国際裁判管轄はない。そして，不法行為１ないし３の審理の対象は，本件欧州商標登録が有効であり，かつ，被控訴人会社がその権利者であるか否かの点を除き，不法行為４のそれと共通しないし，本件欧州商標登録の有効性については，欧州共同体商標意匠庁及び欧州共同体司法裁判所の専属的管轄に服するもので，日本の裁判所はその判断を差し控えるべきであるから，不法行為１ないし３と不法行為４とは，被控訴人らが日本の裁判所で応訴することを強いられるだけの合理性を支持する密接な関連性がなく，不法行為１ないし３に係る請求は日本の裁判所に国際裁判管轄がない。
(2)争点２（本件に適用されるべき準拠法）
（控訴人）


不法行為１ないし４に基づく請求のうち，不法行為４に基づく請求は，日本国内での加害行為（本件行為４）により日本国内でのベスタクスの法益が侵害されたことによるものであるから，日本法が適用されることは明らかである。また，ベスタクスは，米国や欧州には支店その他はなく，日本国内にしか存在しないから，不法行為１ないし３に基づく請求についても，ベスタクスの損害は日本国内で発生しており，加害行為の結果発生地は日本国内であるから，法の適用に関する通則法（以下「通則法」という。）１７条により日本国法が適用される。また，不法行為１ないし３は，ベスタクスの名誉又は信用を棄損するものであるから，通則法１９条によっても，ベスタクスの常居所地法である日本国法の適用がある。仮にこれらの規定の適用がないとしても，不法行為１ないし３は，不法行為４と争点が共通であるから，不法行為４と同様に日本国法を適用することが当事者の公平，裁判の適正・迅速に資するし，被控訴人らは，原審段階から日本国法を適用することについて争っていない以上，通則法２１条により，日本国法に準拠法を変更することの合意が擬制されるというべきであり，また，異なる準拠法を主張することは時機に遅れている。
（被控訴人ら）
不法行為１は，米国内で完結する被控訴人会社の販売行為である本件行為１を加害行為とするものであり，需要者が，ベスタクス商品と被控訴人商品とを混同し，かつ，被控訴人商品の品質が低いと感じる，という結果が発生するのは，通常は米国内でのみである。また，被控訴人会社では，被控訴人商品の受注処理及び発送処理は，ニュージャージー州内にある被控訴人会社の事務所で行っており，同事務所での発送処理が完了した時点で顧客に被控訴人商品が送付されるのは確実となるから，法例１１条１項の「原因タル事実ノ発生シタル地」は，ニュージャージー州と評価すべきである。したがって，平成１８年以前に実行された不法行為１についての準拠法は，米国のニュージャージー州の法である。不法行為１のうち，平成１９年１月１日以降の行為については通則法１９条が適用され，日本法が準拠法となることは争わない。
不法行為２は，本件欧州登録商標の出願をしたことを加害行為とし，同商標が登録されたことを加害行為の結果とするものである。本件欧州登録商標の出願の代理人は，登録前にドイツの代理人からフランスに所在する代理人に変更され，登録時には，対庁処理はフランスにおいてオンラインで行われていた。したがって，フランスが法例１１条１項の「原因タル事実ノ発生シタル地」であり，不法行為２の準拠法はフランス法である。
不法行為３は，警告，脅迫，詐欺行為がフランス及び英国で受領ないし実行され，フランス及び英国の代理店の営業活動が妨げられたというのであるから，不法行為３の準拠法は，それぞれフランス法及び英国法である。また，被控訴人Ｙについては，同人による被控訴人会社への資金提供及び仮に被控訴人会社に対して何らかの業務上の指示をしていた場合の当該指示は，被控訴人会社の事務所が存在するニュージャージー州内で完結していた。したがって，被控訴人Ｙにとって，法例１１条１項の「原因タル事実ノ発生シタル地」はニュージャージー州と評価されるべきであり，同被控訴人については，不法行為１ないし４のすべてについて，準拠法はニュージャージー州の法である。(3)争点３（被控訴人らのベスタクスに対する不法行為の成否）
（控訴人）
被控訴人会社は，以下のとおり，ベスタクスの権利や利益等を不法に侵害した（不法行為１ないし４）。
また，被控訴人Ｙは，被控訴人会社の実質的な最高経営責任者であって，被控訴人会社の意思決定に全面的に関与しており，被控訴人会社による一連の不法行為を企画立案し，被控訴人会社をしてこれら一連の不法行為を実行することを決意させる行為を行った者である。したがって，被控訴人Ｙも，教唆者として，被控訴人会社との共同不法行為責任を負う。
ア不法行為１
(ｱ)日本法の適用による不法行為の成立について被控訴人会社は，ベスタクスの代理人（販売代理店，agent）であるにもかかわらず，平成１７年頃から現在に至るまで，何らベスタクスの使用許諾を受けずに，ベスタクス商品と全く同一の形態（意匠）で，韓国製の粗悪なギターに，オリジナルのディアンジェリコ・ギターに付されている４種類の標章を付した被控訴人商品を，米国内の各州で販売した（本件行為１）。本件行為１の結果，世界中の市場や顧客に対して，被控訴人商品とベスタクス商品との誤認混同を招き，もって，全世界において，ベスタクスの名誉及び信用が毀損され，また，ベスタクス商品のブランドイメージが著しく低下させられた。
被控訴人会社がベスタクスの代理人であったことは，①被控訴人会社が合計８９７本ものベスタクス商品を販売してきたこと，②被控訴人会社のパンフレットの記載（甲６９），③２０００年（平成１２年）６月２１日付けの被控訴人会社からベスタクス宛てのファクシミリ文書（甲７０）に「当社は本当に貴社の販売代理店（distributor）」と書いてあることからも明らかである。なお，ベスタクスは，平成元年，ディマール・ギターズ社の代表者Ｃ（以下「Ｃ」という。）から，オリジナルのディアンジェリコ・ギターのブランド，デザインに関する全ての権利，すなわち，オリジナルのディアンジェリコ・ギターの標章及び意匠を使用したディアンジェリコ・ギターのレプリカモデルを製造して，全世界で販売する権利を取得していた。被控訴人らは，「D’Angelico」の商標の権利は，当時，G.H.Sコーポレーション（以下「ＧＨＳ社」という。）が有していたと主張するが，同会社は，ギターの弦についての商標権を有していただけであって，ギターについての商標権は何ら取得していない。また，被控訴人らは，ＧＨＳ社とベスタクスとがライセンス契約を締結した（乙２）と主張するが，ＧＨＳ社は，ベスタクスを騙して同契約を締結せしめたものであり，法的に無効なものである。
このように，販売代理店である被控訴人会社が，本人（ベスタクス）に無断で，本人の商品と混同するような粗悪な商品を販売する行為は，我が国の民法上の不法行為に当たる。


(ｲ)ニュージャージー州法の適用による不法行為の成立について仮に，不法行為１につき米国法が適用される場合，ニュージャージー州法が適用されるべきところ，同州のコモン・ロー上の不法行為（Tort）には，①只乗り（passingoff，詐欺的販売）及び②無許諾の模造（unprivilegedimitation）がある。不法行為１は，要するに，被控訴人らが無許諾でベスタクス商品の意匠及び外観を模写ないし模造（使用商標は同一）した模造品のギターを，詐欺的に販売したというものであるから，上記①及び②の不法行為に該当する。被控訴人らは，上記②の不法行為につき，ベスタクスが，商品の「最初の販売者」（initialdistributor）ではないと主張する。しかし，ベスタクス商品の意匠は，オリジナルのディアンジェリコ・ギターの意匠とは異なる本件国内意匠に基づくものである。また，スモール・ボディと称される，他のモデルより小さめのモデル（甲９１の３，４頁目）は，オリジナルのディアンジェリコ・ギターにはなかったモデルであり，ベスタクスが独自に開発，製造，販売したものである。したがって，ベスタクスは，米国内における本件国内意匠によるギター及びスモール・ボディのモデルのギターの「最初の販売者」に該当する。また，被控訴人らは，ベスタクス商品は識別力（secondarymeaning）を有しない，ベスタクスは保護されるべき法益を有しない，ベスタクス商品と被控訴人商品との誤認混同は生じず，被控訴人商品はベスタクス商品よりも低品質ではないなどと主張する。しかし，被控訴人ら自身がベスタクス商品が米国で高い評価を得ているのをみて，ベスタクスの販売代理店になりたい旨を申し込んできたこと，その後の米国でのベスタクス商品の評価及び販売実績，ベスタクス商品が高品質の高級ギターとして，世界中の著名なプロのミュージシャンや愛好家の間では周知ないし著名であることからすれば，ベスタクスは，ディアンジェリコ・ギターのレプリカモデルについて保護されるべき権益を有しており，さらに，ベスタクス商品が米国内で十分な識別力を獲得しているといえる。また，ベスタクス商品と被控訴人商品との誤認混同は，現実に生じている（甲１０，２１，２２，８４，９１，９６）。さらに，被控訴人商品は，ベスタクス商品より低価格であるがゆえに品質が劣悪であり，ベスタクス商品のブランドの価値及びブランドイメージを著しく低下させているものである。
イ不法行為２
被控訴人会社は，前記ア(ｱ)のとおり，ベスタクスの代理人（販売代理店）であるにもかかわらず，「D’Angelico」の標章がベスタクスの商標の一つとして欧州で周知であることを知りながら，本件欧州登録商標の出願をして登録を受けた（本件行為２）。被控訴人会社は，同登録を理由として，後記不法行為３及び４の警告書を送付し，ベスタクスの営業を妨害したものであり，本件行為２により，ベスタクスは，欧州共同体商標意匠庁に対し，本件欧州商標登録の無効審判請求をすることを余儀なくされた。このような販売代理店（被控訴人会社）の行為は，我が国の民法上の不法行為に当たる。
ウ不法行為３
被控訴人会社は，本件欧州登録商標の出願時である２００３年（平成１５年）５月１０日に，ベスタクスが欧州において本件欧州登録商標と同一の商標を既に使用していることを知っていたから，本件欧州商標登録は，商標登録出願人に悪意（badfaith）があるものとして，欧州共同体商標理事会規則５１条(1)ｂにより，無効とされるべきものである。
被控訴人会社は，それにもかかわらず，本件行為３を行い，ベスタクスの英国代理店や仏国代理店（以下，併せて「英仏代理店」という。）に対し警告書（以下「英仏代理店への警告書」という。）を送付した。
また，被控訴人会社代表者のＤは，上記仏国代理店の代表者に対し，①平成２１年６月１７日，面会を強要して，同人とその同席者にＤがマフィアの男であるとの印象を与え，②同年１２月１４日には，「お前の店の在庫に火をつけてお前の店をぶっ潰してやるぞ」と脅迫の電話をかけ，さらに，③平成２５年３月には，被控訴人会社の所有者の１人であるＥが，仏国代理店の代表者に対し，被控訴人会社が本件訴訟に勝訴したのでディアンジェリコ・ギターの販売は禁止されたと嘘をつき，ベスタクス商品の在庫を引き渡すよう求めて，これを騙し取ろうとした。本件行為３及び上記①ないし③の行為により，ベスタクスの名誉及び信用は著しく毀損された。
エ不法行為４
被控訴人会社は，上記のとおり，本件欧州商標登録が無効となるものであり，又は仮に有効であっても，日本国内には効力が及ばないものであること，かつ，寺田楽器やイイダコーポレーションがベスタクス商品を欧州に輸出していないことを知っていたにもかかわらず，本件行為４を行い，寺田楽器らに対し，警告書（以下「日本への警告書」という。）の写しを送付したり，電子メールを送信した。本件行為４により，寺田楽器は，ベスタクス商品の製造，出荷を中止したものであり，ベスタクスは，営業が妨害されるとともに，名誉及び信用を著しく毀損された。
（被控訴人ら）
控訴人の主張する不法行為１ないし４は，以下のとおり，不法行為には当らない。また，被控訴人Ｙは，被控訴人会社の投資家にすぎず，役員その他の経営責任者であったことはなく，控訴人の主張する不法行為１ないし４とは無関係である。
ア不法行為１について
(ｱ)日本法の適用による不法行為の成立について不法行為１につき日本法が適用されるとしても，被控訴人会社は，ベスタクスの代理人又は販売代理店ではなく，販売業者又は販売店（distributor）であり，被控訴人会社はベスタクスからベスタクス商品を仕入れて，被控訴人自身の商品として北米で販売していたにすぎない。取引の量及び頻度に鑑みて，被控訴人会社が事業上の行為をするに当たって，ベスタクスの承諾を得なければならないような法的効果が発生する意味での「代理店」になったと評価することはできず，被控訴人会社はベスタクスとの競争を回避する義務を負っていなかった。また，ディマール・ギターズ社は，Ｃが設立したディアンジェリコ－ディマール・リミテッドに買収されて実体がなくなっており，昭和５９年２月７日に解散した。そして，同社の「D’Angelico」の商標の権利を含む全資産は，同年６月２９日ころ，ＧＨＳ社に承継され，Ｃには何らの権利も留保されなかった。したがって，平成元年の時点で，Ｃがディアンジェリコ・ギターのブランドを管理していたということはないから，ベスタクスがＣから，ディアンジェリコ・ギターの標章や意匠に関する権利を取得したことはない。さらに，ベスタクスは，ＧＨＳ社から米国及びカナダにおける商標「D’Angelico」の標章の使用についてライセンスを受けたことがあるものの，同ライセンス契約も平成１５年４月２７日に終了した。したがって，ベスタクスは，本件行為１の時点において，「D’Angelico」の商標に関する何らの権利も有していなかった。


したがって，本件行為１は，ベスタクスの法益を侵害する不法行為には当たらない。
(ｲ)ニュージャージー州法の適用による不法行為の成立についてニュージャージー州法により禁止される違法な模倣（unprivilegedimitation）が成立するためには，その要件の一部として，「コピー又は模倣された特徴が，市場において，一般的に，他人の商品であると識別する特別な意味を獲得し」ていること，かつ，「コピー又は模倣が将来の顧客に模倣者の商品が他人の商品であると認識させそうである」ことが必要である。したがって，不法行為１が成立するためには，①ベスタクス商品の形態が，ベスタクスの権益として保護されるべき識別力（secondarymeaning）を獲得していたこと，②消費者が，被控訴人商品の出所がベスタクスであると誤認混同する蓋然性が認定される必要がある。また，控訴人は名誉・信用毀損による損害を求めているから，③被控訴人商品がベスタクス商品の信用を毀損する程度に低品質であったことが認定される必要がある。しかし，ベスタクス商品のデザインは，基本的にオリジナルのディアンジェリコ・ギターのデザインを複製したものであり，出所（製造元）を示すデザイン上の特徴点を備えていないし，仮にこのような独自の特徴があったとしても，米国でベスタクスを識別するセカンダリー・ミーニングを獲得したとは考えられない。また，被控訴人商品のデザインは，オリジナルのディアンジェリコ・ギターのデザインを忠実に踏襲したものであり，オリジナルのデザインにはなかったベスタクス独自のデザイン上の特徴を模倣したことはないし，オリジナルのデザイン，構造及び品質に従って手作りで精巧に作製した正確なレプリカであり，工場で大量生産される廉価なベスタクス商品と混同される現実的可能性はない。また，控訴人は，本件行為１が詐欺的販売（passingoff）に当たるとも主張する。しかし，被控訴人会社は，顧客に対し，被控訴人商品をベスタクス商品であると偽って販売したことはない。被控訴人商品及びベスタクス商品の性質，需要者の属性，流通形態に鑑みて，巧妙な詐欺がされない限り，需要者が両商品の出所を誤認混同することは考えられない。
さらに，そもそも，米国においては，ベスタクスに保護される権益がない。すなわち，米国におけるベスタクス商品は，ベスタクス自身の商標権に基づき，ベスタクスのブランドで販売，宣伝広告がされていたわけではなく，「D’Angelico」の標章の権利者であるＧＨＳ社からのライセンスに基づき，被控訴人会社によって販売，宣伝広告がされていたもので，ベスタクスは製造者として位置付けられていたにすぎない。
したがって，本件行為１は，米国法上も不法行為には当たらない。
イ不法行為２について
前記ア(ｱ)のとおり，被控訴人会社は，ベスタクスとの間で競業避止義務が発生する態様での販売代理店契約関係に入ったことはなく，特に，欧州市場においては，ベスタクスと被控訴人会社との間で何らの契約関係もなかった。また，ベスタクス商品が欧州において周知又は著名であったとはいえず，前記ア(ｱ)のとおり，ベスタクスが欧州において商標「D’Angelico」の標章を使用する権利を取得したとか，ライセンスを受けたということもない。したがって，本件行為２に違法性はない。
ウ不法行為３について
本件欧州商標登録について無効原因はなく，被控訴人会社が英仏代理店への警告書を送付して本件欧州登録商標の使用の差止めを求めることは，正当な権利行使であって，本件行為３に違法性はない。控訴人が主張するその余の面会強要，脅迫，欺罔行為は否認する。
エ不法行為４について
被控訴人会社が日本への警告書の写しを寺田楽器らに送付したのは，ベスタクスの委託先によって製造された本件欧州登録商標の付されたギターが欧州に流通しないことを確実にするためであり，日本で製造して小売することは禁止しておらず，これにより，寺田楽器らが日本市場向けのベスタクス商品の製造や供給を妨げられることはない。被控訴人会社が日本への警告書の写しを送付して本件欧州登録商標の使用の差止めを求めることは正当な権利行使であって，本件行為４に違法性はない。
(4)争点(4)（損害額）について
（控訴人）
被控訴人らの不法行為１ないし４によるベスタクスの損害額は，次のとおり合計２億５４６４万２６８０円である。本件訴訟では，そのうち２億円を請求する。①    不法行為１，３及び４によるベスタクスの名誉及び信用毀損による合計損害                                       ３０００万円②    不法行為１によるベスタクス商品のブランドイメージの毀損による損害
３０００万円
③   不法行為２により提起を余儀なくされた本件欧州登録商標の登録無効審判に要した費用相当額                          １０５７万円④不法行為４により寺田楽器がベスタクス商品の製造を中止したことによる開発設計費相当額                               １６７６万５０００円⑤不法行為４により寺田楽器がベスタクス商品の製造を中止したことによる逸失利益                                 1億４７３０万７６８０円⑥本件訴訟に要した訴訟費用（弁護士費用を含む）             ２０００万円
（被控訴人ら）
争う。
第３当裁判所の判断
１本件の事実経緯
証拠（文中又は段落末尾に掲記。なお，各号証は枝番を含む。）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
(1)アディマール・ギターズ社は，ジョン・ディアンジェリコ死亡後の１９６７年（昭和４２年）１０月２３日，「D’Angelico」及び「NEWYORK」の文字からなるデザインロゴの商標を，指定商品をギター及びギター用の弦等として，米国特許商標庁（ＵＳＰＴＯ）に商標登録出願し，１９６８年（昭和４３年）１０月２２日，商標登録を受けた（乙５の１・２）。
イ   ディマール・ギターズ社は，１９７２年（昭和４７年）９月５日，「D’Angelico」の文字からなるデザインロゴの商標を，指定商品を弦楽器の弦，ストラップ，ピックとして，カナダ商標庁に商標登録出願し，１９７４年（昭和４９年）１月２５日，商標登録を受けた（乙６）。


(2)アＧ．Ｊ．バーバリーニ社（代表者はＣ。後記本件購入契約の締結後，商号をディアンジェリコ－ディマール・リミテッド〔D’Angelico-D’Merele,Ltd〕に変更した〔乙１７〕。以下，商号変更前後を通じて，「ディアンジェリコ・ディマール社」という。）は，１９８２年（昭和５７年）５月５日ころ，ディマール・ギターズ社及   びディ   マール   ・ディ   ストリ   ビュタ   ーズ社   （D’MereleDistributors,Inc）との間で，これらの各社が保有する，①在庫，売掛金，家具，取り付け品，機器，消耗品，ファイル，記録，顧客リスト，のれん，商号のすべて，楽器用ストリング事業に関連して使用される「D’Angelico(ディアンジェリコ)」等を含むがこれに限定されない全名称，広告，芸術作品を含む全雑資産及び当該楽器用ストリング事業に関連して使用されるあらゆる種類（有形及び無形）の全資産，並びに②ＧＨＳ社の普通株式１２５株を購入する契約（以下「本件購入契約」という。）を締結した（乙１の２）。
ディアンジェリコ・ディマール社は，本件購入契約のための購入資金を調達するため，同日，ＧＨＳ社との間で，２２万５０００ドルの融資を受ける契約（以下「本件融資契約」という。）を締結するとともに，本件融資契約に基づく債務の担保として，ＧＨＳ社に対し，ディアンジェリコ・ディマール社振出しの手形及び同社の保有する現在及び将来の全資産に，担保権を設定した（乙１の３・５）。Ｃ個人も，同日，ＧＨＳ社に対し，ディアンジェリコ・ディマール社の本件融資契約に基づく債務を個人保証し，同人が保有するディアンジェリコ・ディマール社の全株式に質権を設定した（乙１の４）。
イディマール・ギターズ社は，１９８４年（昭和５９年）２月７日に解散した（乙１５）。
ウ上記(1)イのカナダ商標については，１９８４年（昭和５９年）１１月２８日，商標権者がディマール・ギターズ社からディアンジェリコ・ディマール社に変更登録された。なお，同商標登録は，１９８９年（平成元年）３月１６日，不更新により失効した。（乙６）
上記(1)アの米国商標については，商標権者の変更の登録はされず，同商標登録は，１９９２年（平成４年）１１月３日，不更新により失効した（乙５）。(3)Ｃ及びディアンジェリコ・ディマール社は，１９８７年（昭和６２年）６月１５日，ＧＨＳ社を被告として，ニューヨーク州最高裁判所に対し，訴えを提起した。同訴えにおいて，Ｃ及びディアンジェリコ・ディマール社は，ディマール・ギターズ社及びディマール・ディストリビュターズ社を買収するためにＧＨＳ社との間で本件融資契約を締結したこと，１９８４年（昭和５９年）度の途中から，本件融資契約に基づく返済義務の履行ができなくなり，同年６月２９日ころ，ＧＨＳ社に対してディアンジェリコ・ディマール社の保有する全資産を譲渡するとともに，ＧＨＳ社とＣとの間で，同人をディアンジェリコ・ディマール社の商品を販売する独立販売請負業者とし，ＧＨＳ社が同人に対して月額総売上の割合に基づいてコミッションを支払うことを合意したと主張し，本件融資契約等の取消し又は無効や，同合意に関してＣらが被った損害の支払等を求めて訴えを提起した。（乙１の１）
(4)Ｃは，１９８９年（平成元年）４月１２日付けで，ベスタクスの当時の代表者であったＡに対する書簡（甲５７）を送付し，「ディアンジェリコの商標名義を私は依然として所有しています。そして，私の弁護人も，あなたの作るギターに，その名義を使用することができると言っていました。」と述べた。これに対し，Ａは，同年５月６日付けで，Ｃに対し，「あなたがディアンジェリコの商標名義を所有し提供できる立場にいること，それからその権利を私たちのギターに使用することに同意下さり，大変うれしく思います。同封した提案書をどうぞご確認下さい。」との書簡（甲５８）を送付した。
(5)アＣ及びディアンジェリコ・ディマール社は，１９８９年（平成元年）９月１０日，ＧＨＳ社等から５０００ドルの支払を受けるのと引替えに，ＧＨＳ社に対する請求を免除することを同社との間で合意し，上記(3)の訴えを取り下げた（乙１の６，７）。
イディアンジェリコ・ディマール社は，１９９２年（平成４年）１２月，解散した（乙１７，弁論の全趣旨）。
(6)Ａは，Ｃの死亡後の１９９３年（平成５年）２月１１日頃，ディマール・ギターズ社の権利の承継人であるとするＦ（Ｃの妻）との間で，ディアンジェリコ・ギターの商標，ロゴ，意匠の使用，登録に関する合意をした。Ａが，同合意に際してＦに送付した同日付けの書簡においては，ＡがＦに対し，今後，ディアンジェリコの商標と意匠の下に販売されたギターその他の品目の粗利益の３％のロイヤリティーを，同商標等の使用を続ける限り支払うことに同意すること，その対価として，Ｆは，同書簡をもって，全世界における，同書簡添付のD’Angelicoの商標，ロゴ及びギターのデザイン（意匠）を含むディアンジェリコ・ギターに関連して使用された商標及び意匠を，全てのギター並びに弦楽器及び付属品についての商標，ロゴ及び意匠についての営業権（goodwill）とともに，Ａに排他独占的に譲渡することに同意することとされた。（甲１）
(7)アＡは，上記(6)の合意に先立つ１９９３年（平成５年）１月１９日，別紙標章目録３の「Ａ商標」記載の商標（「D’Angelico」の文字のデザインロゴ）を，指定商品をギター及びギター用の弦等として米国特許商標庁に商標登録出願をした（乙１１）。
イまた，ベスタクスも，１９９３年（平成５年）２月２日，別紙標章目録４の「ベスタクス商標」記載の商標（「D’Angelico」の文字のデザインロゴ。）を，指定商品をギター及びギター用の弦として，米国特許商標庁に商標登録出願した（乙１０）。
(8)アＧＨＳ社は，１９９４年（平成６年）１月１０日，「D’ANGELICO」を大文字で表した文字商標について，指定商品を楽器，楽器のための弦，ピック，カポとし，最初に使用した日を１９８４年（昭和５９年）７月１７日として，米国特許商標庁に商標登録出願をし，１９９５年（平成７年）９月１９日，商標の設定登録を受けた（乙７）。


イＡは，上記ＧＨＳ社の出願後の１９９４年（平成６年）１１月２９日，当事者系商標審理及び審判部決定の後，上記(7)アの出願を放棄した（乙１１）。また，ベスタクスも，同月３０日，上記(7)イの出願を放棄した（乙１０）。(9)ベスタクス（代表者Ａ）は，１９９９年（平成１１年）４月２７日，ＧＨＳ社との間で，ＧＨＳ社が米国内で登録された名称「D’Angelico」の米国内での所有者であることを認め，ＧＨＳ社がベスタクスに対し，名称「D’Angelico」を同社が米国及びカナダで販売するギター及びその他の楽器に使用するためのライセンスを付与すること，ベスタクスはＧＨＳ社に対してアメリカ合衆国及びカナダでの売上に応じてロイヤリティを支払うこと，契約期間は２年（事前の解約通知がない場合には自動更新）とすることを合意した（乙２）。(10)ベスタクスは，平成１１年（１９９９年）６月に，被控訴人Ｙらからベスタクス商品の米国への輸入，販売の提案を受け（前記第２，２の前提事実(4)），平成１２年（２０００年）４月から，被控訴人会社に対してベスタクス商品の販売を開始した（同前提事実(6)）。なお，ベスタクスと被控訴人会社との間の取引に関し，契約書は作成されなかった。
ベスタクス商品は，高品質の音質を有するディアンジェリコ・ギターのレプリカモデルであるとして，音楽雑誌や，著名なギタリスト等から高く評価された（甲１０，１９，２２，５６，７１，８８，８９，９３，９７）。(11)アＧＨＳ社は，２００３年（平成１５年）１月２３日付けの書簡で，ＧＨＳ社としては被控訴人会社と直接契約を行うべきであると考えていること，ベスタクスはベスタクス商品の生産を継続し，被控訴人会社に販売することができることを記載の上，上記(9)のライセンス契約の解約をする旨を通知し（乙３），同契約は，２年の契約期間が満了する同年４月２７日に終了した（弁論の全趣旨〔控訴人も，同契約が終了していることは争っていない。〕）。イＧＨＳ社は，２００３年（平成１５年）７月１日，被控訴人会社との間で，ＧＨＳ社が被控訴人会社に対し，米国及びカナダ内において「D’ANGELICO」マーク及び名称を使用するためのライセンスを付与する旨の排他的なライセンス契約を締結した（乙４，２２）。
(12)上記(11)アのライセンス契約の解約後も，ベスタクスは被控訴人会社に対してベスタクス商品の販売を継続していたが（前記第２，２の前提事実(6)），被控訴人会社は，ベスタクス商品の供給速度が，被控訴人会社の発注に間に合っておらず，顧客を失う結果となっていることを問題視し，売上高を伸ばすために，もっと手頃なディアンジェリコ・ギターのモデルを設計，生産することを提案した。しかし，ベスタクスがこれに応じなかったため，被控訴人会社は，２００５年（平成１７年）頃，韓国で被控訴人商品の生産を開始した。（同前提事実(7)，甲８５，乙２２）
ベスタクスは，２００５年（平成１７年）２月２日付けで，被控訴人会社に対して警告書（甲８５）を送付し，ディアンジェリコ商標権及びブランド名に関して，これを配したディアンジェリコ・ギターを製造販売する権利はベスタクスが有していること，被控訴人会社がディアンジェリコの商標と名称を付した韓国製の廉価なディアンジェリコ・ギターの製造，販売を停止しない場合には，ベスタクス商品を独占代理販売する被控訴人会社の権利をはく奪する旨を通知した。これに対し，被控訴人会社は，同月３日付けで，ベスタクスに対してファクシミリ文書（乙２２）を送信し，ＧＨＳ社はベスタクスとのライセンス契約を解約済みであり，現在は，被控訴人会社が，米国及びカナダ並びにヨーロッパにおいて「D’Angelico」商標に関する排他的な権利を有していること，ベスタクスが米国とカナダにおいて，被控訴人会社をベスタクス商品の唯一の販売業者とすることに合意をするのであれば，ヨーロッパでのベスタクス商品の販売を承諾するが，被控訴人会社との関係を解消するのであれば，D’Angelicoを付したベスタクス商品の販売は一切認めない旨を通知した。
(13)ＧＨＳ社が商標登録をしていた上記(8)の米国商標は，上記(11)ア及びイのライセンス契約の解約，締結よりも前の２００２年（平成１４年）７月２０日，米国商標法第８節（登録商標の使用証明規定）に基づき登録が取り消された（乙７）。
しかし，ＧＨＳ社は，①２００３年（平成１５年）８月１５日，上記取り消された商標と同様の「D’ANGELICO」を大文字で表した文字商標について，指定商品を「楽器のための弦，ピック，カポ」とし，最初に使用した日を１９８４年（昭和５９年）７月１７日として，再び，商標登録出願をし，２００４年（平成１６年）１１月３０日，商標登録を受けた（乙８）。
また，ＧＨＳ社は，②２００９年（平成２１年）６月１１日，上記取り消された商標と同様の「D’ANGELICO」を大文字で表した文字商標について，指定商品を「楽器」とし，最初に使用した日を１９８４年（昭和５９年）７月１７日として，商標登録出願をし，２０１０年（平成２２年）４月２７日，商標登録を受けた（乙９）。
(14)ＧＨＳ社は，２００９年（平成２１年）１２月１５日，被控訴人会社との間で，上記(11)イのライセンス契約を解約し，代わって，被控訴人会社に対し，上記(13)の①及び②の商標権のほか，楽器，楽器用のストリング，ピック及びカポ並びにそれらに関連する全ての物品及びサービスに使用される，すべての形態のD’ANGELICOマークに関する全世界の権利，資格及び利益，D’ANGELICOマーク又は名称を含む全てのドメイン名等を譲渡する旨の契約を締結した（乙４）。上記(13)の①及び②の商標については，２００９年（平成２１年）１２月１８日付けで，商標権者ないし出願人がＧＨＳ社から被控訴人会社に変更登録された（乙８の３，９の３）。
２争点１（国際裁判管轄の有無）について
被控訴人会社について


前記第２の２の前提事実(10)によれば，被控訴人会社が本件欧州登録商標の商標権者であることを理由として，日本への警告書の写しをベスタクス商品の取引先である寺田楽器やイイダコーポレーションに到達させたことによりベスタクスの業務が妨害されたとの客観的事実関係は明らかである。そうすると，まず，不法行為４に係る請求については，被控訴人会社を本案につき応訴させることに合理的な理由があり，国際社会における裁判機能の分配の観点からみても，我が国の裁判権の行使を正当とするに十分な法的関連があるから，我が国の裁判所の国際裁判管轄を肯定すべきである。
そして，不法行為１ないし３に係る請求も，ベスタクスが，D’Angelicoの商標を付したベスタクス商品を継続して販売してきた相手である被控訴人会社に対し，同会社が，ベスタクス商品と同一の商標及び意匠の被控訴人商品を販売したという行為，本件欧州登録商標の登録をしたという行為やこれを理由とする警告書をベスタクスの英仏の取引先に送付したという行為が違法であると主張するもので，ディアンジェリコ・ギターに関する標章や意匠に係る利益の有無を巡る一連の紛争として，不法行為４に係る請求と実質的に争点が共通し，紛争の合理的な解決のために統一的な判断をする必要があり，相互に密接な関係があるということができるから，不法行為１ないし３に係る請求についても我が国の裁判所の国際裁判管轄を肯定するのが相当である。
被控訴人らは，本件欧州商標登録の有効性については，欧州共同体商標意匠庁及び欧州共同体司法裁判所の専属的管轄に服することを理由として，不法行為１ないし３に係る請求と不法行為４に係る請求とは密接な関係がないと主張するが，商標登録自体の有効性と，商標登録出願をしたり，既にした登録商標に基づいてしたことに関する不法行為の成否とは別個の問題であるから，被控訴人らの上記主張は，採用することができない。
被控訴人Ｙについて
証拠（甲２の１及び２，３，９，２４，２５，７８ないし８０，８５，９０，９４，１００，乙２２）及び弁論の全趣旨によれば，被控訴人Ｙは，被控訴人会社のオーナーとして実質的に被控訴人会社の行為や意思決定に関与し，被控訴人会社が本件欧州商標登録を得たのも被控訴人Ｙの指示に基づくものであると認められ，このことに照らすと，被控訴人会社は，被控訴人Ｙの指示に基づき，本件欧州登録商標に関する日本への警告書の写しを寺田楽器らに到達させ，これによりベスタクスの業務が妨害されたということができる。したがって，不法行為４に係る請求については，我が国の裁判所の国際裁判管轄を肯定すべきであり，また，不法行為１ないし３に係る請求についても，被控訴人Ｙは同様に関与しているものと認められ，これらの請求は，上記のとおり，不法行為４に係る請求と実質的に争点が共通し，紛争の合理的な解決のために統一的な判断をする必要があり，相互に密接な関係があるから，これらについても，我が国の裁判所の国際裁判管轄を肯定するのが相当である。
３争点２（本件に適用されるべき準拠法）について
(1)不法行為１について
ア不法行為１についての損害賠償請求は，米国企業及び米国を住所とする米国人である被控訴人らが，米国内でした本件行為１を理由とするものであり，渉外的要素を含む法律関係であるから，準拠法を決定する必要がある。イ控訴人の主張する不法行為１についての損害賠償請求の内容は，ベスタクスの代理人である被控訴人会社が，被控訴人Ｙの教唆により，平成１７年頃から現在に至るまで，米国内において本件行為１をし，ベスタクスの名誉及び信用並びにブランドイメージを毀損し，無形損害を生じさせたというものであり，法律関係の性質は，不法行為である。
通則法の附則３条４項によれば，同法の施行日である平成１９年１月１日前に加害行為の結果が発生した不法行為によって生ずる債権の成立及び効力については，なお従前の例により，法例が適用される。したがって，不法行為１のうち，①平成１９年１月１日前に加害行為の結果が発生した行為については，法例１１条１項により，「原因タル事実ノ発生シタル地ノ法律」が適用されることとなり，②同日以降に加害行為の結果が発生した行為については，名誉又は信用を毀損する不法行為についての特則である通則法１９条により，「被害者の常居所地法（被害者が法人その他の社団又は財団である場合にあっては，その主たる事業者の所在地の法）」が適用されることとなる。
ウ(ｱ)まず，前記イの①について検討する。控訴人の主張する不法行為１は，要するに，「ベスタクスの代理人である被控訴人会社によって，ベスタクス商品との誤認混同を招く粗悪な被控訴人商品の販売行為が米国内で行われたことにより，全世界におけるベスタクスの名誉及び信用並びにブランドイメージの毀損が生じた」というものである。しかし，販売行為は米国内で行われているものであるし，米国以外の国での名誉，信用又はブランドイメージの毀損は，仮に生じたとしても，米国内でのこれらの毀損の結果の派生的なものにすぎないというべきであるから，権利侵害の結果は米国内で生じているものであり，法例１１条１項にいう「原因タル事実ノ発生シタル地」とは，米国内の地と解するのが相当である。不法行為１については州間取引も含まれていると考えられるから米国の連邦法の適用もされ得ると解されるが（後記４(1)アのとおり），控訴人はコモン・ローに基づく主張をしているところ，米国においては，コモン・ローの統一法はなく，各州ごとに適用すべき法が異なるから，「原因タル事実ノ発生シタル地」とは，州を単位として決定する必要がある。そして，被控訴人の主張によれば，被控訴人商品の販売は主にインターネットを通じてニュージャージー州内にある被控訴人会社の事務所において行われており，被控訴人商品の発送もすべて同事務所から注文者宛に機械的に行われており，同発送行為をもって米国内での名誉及び信用並びにブランドイメージの毀損の発生とほぼ同視できることからすれば（控訴人も争っていない。），法例１１条１項にいう「原因タル事実ノ発生シタル地」とは，ニュージャージー州と解するのが相当である。したがって，不法行為１のうち，上記イの①についての準拠法は，ニュージャージー州法となる。


(ｲ)以上に対し，控訴人は，ベスタクスは日本国内にしか存在しないから，ベスタクスの損害は日本国内で発生しており，結果発生地は日本国内であると主張する。しかし，不法行為１においては，控訴人は，「米国内で被控訴人商品の販売が行われたことにより，全世界において，ベスタクスの名誉及び信用並びにブランドイメージの毀損が生じた」との主張をしているものであり，その内容として，ベスタクスの日本国内での名誉，信用又はブランドイメージの低下だけではなく，全世界での名誉，信用又はブランドイメージの低下を主張しているのであるから，ベスタクスの所在地が日本国内にあることを理由として，法益侵害（結果の発生）が日本国内で発生しているということはできず，控訴人の主張は理由がない。控訴人は，上記のほか，不法行為１と不法行為４の争点が共通であることから不法行為４の準拠法が適用されるべきである，又は，被控訴人らが原審で日本法を適用することについて争っていなかった以上，通則法２１条が適用されるべきであるなどと主張する。しかし，準拠法の適用は，法の規定に従って行うべきものであるから，他の請求と争点が共通することは，同請求と同一の準拠法を適用すべき根拠とならないし，前記イの①にはそもそも通則法２１条が適用されない上，原審で準拠法について明確に争点となっていなかったことのみをもって準拠法の合意が存在したと認定することはできない。控訴人はその他るる主張するが，いずれも理由がなく，採用することができない。
(ｳ)被控訴人Ｙについては，教唆という意思的関与が問題とされているものであるが，同人は，被控訴人会社に本件行為１をするよう積極的に教唆をしたというのであるから，被控訴人Ｙについても，「原因タル事実ノ発生シタル地」は，行為者である被控訴人会社の実行行為による結果が発生した地と解するのが相当である。したがって，被控訴人Ｙについても，被控訴人会社と同一の準拠法であるニュージャージー州法が適用される。
エ次に，不法行為１のうち，前記イの②については，不法行為１の被害者であるベスタクスの主たる事業所の所在地は日本にあるから，通則法１９条により，被控訴人ら双方ともに準拠法は日本法となる（前記イの②については，日本法が準拠法となることにつき当事者間に争いがない。）。
(2)不法行為２について
不法行為２についての損害賠償請求は，被控訴人らが，その代理人を通じて欧州でした本件行為２を理由とするものであり，渉外的要素を含む法律関係であるから準拠法を決定する必要がある。
控訴人の主張する不法行為２についての損害賠償請求の内容は，被控訴人会社が，被控訴人Ｙの教唆によって，本件欧州登録商標の設定登録を受けた（本件行為２）ことにより，これを理由とする警告書が送付されてベスタクスの営業が妨害されたため，商標登録無効審判請求の提起を余儀なくされ，経済的損害（審判に要した費用の支出）を被ったというものであり，法律関係の性質は不法行為である。そして，不法行為２について，控訴人は，ベスタクスが欧州共同体商標意匠庁に商標登録をする権利が侵害されたと主張しているものではなく，「代理人」である被控訴人会社によって営業を妨害されない利益がベスタクスにあることを前提として，本件行為２はかかる利益を侵害したと主張しているものと解される。そうすると，そのような営業を妨害されないという利益は，ベスタクスの主たる事業所の存する日本国内に存すると解するのが合理的であるから，不法行為２についての法例１１条１項（本件欧州商標登録がされたのは平成１７年であるから，上記利益侵害の結果も同時点で生じているとみるのが相当であり，法例が適用される。）にいう「原因タル事実ノ発生シタル地」は，日本と認めるのが相当である。したがって，不法行為２についての準拠法は，被控訴人ら双方について，日本法となる。これに対し，被控訴人らは，不法行為２については，本件欧州登録商標の登録時の出願代理人の所在地により決定されるべきである旨主張するが，出願代理人は，被控訴人会社の依頼，指示を受けて行動をしている者にすぎず，しかも，出願行為をインターネット上で行っているものであり，商標登録時の出願代理人の具体的な所在地は偶発的に決まるものであるから，商標登録時の所在地をもって，不法行為の「原因タル事実ノ発生シタル地」と解することはできない。したがって，被控訴人らの主張は理由がない。
(3)不法行為３について
不法行為３についての損害賠償請求は，被控訴人らが，ベスタクスの英国やフランスの代理店に対して行った行為を理由とするものであり，渉外的要素を含む法律関係であるから，準拠法を決定する必要がある。
控訴人の主張する不法行為３についての損害賠償請求の内容は，被控訴人会社が，被控訴人Ｙの教唆により，平成２１年に英仏代理店に対して本件行為３を行い，さらに強要，脅迫行為，欺罔行為をしたことにより，ベスタクスの名誉及び信用を毀損したというものである。したがって，法律関係の性質は不法行為であり，名誉及び信用毀損についての特則である通則法１９条により，被控訴人ら双方について，ベスタクスの主たる事業所の所在地である日本の法が準拠法になる。
(4)不法行為４について
不法行為４の損害賠償請求は，被控訴人らが，ベスタクスの日本国内の取引先に対して行った本件行為４を理由とするものであるが，本件行為４の送付行為自体は米国内から行われているから，渉外的要素を含む法律関係として，準拠法を決定する必要がある。
控訴人の主張する不法行為４についての損害賠償請求の内容は，被控訴人会社が，被控訴人Ｙの教唆により，平成２１年に日本国内の取引先に対して本件行為４を行ったことにより，ベスタクスの営業上の利益を侵害するとともに，名誉及び信用を毀損したというものである。したがって，同行為の法益侵害の結果は日本国内で生じているというべきであるし，また，同行為は名誉及び信用を毀損する行為に当たるから，通則法１７条及び１９条により，被控訴人ら双方について，日本の法が準拠法になる。
４争点３（被控訴人らのベスタクスに対する不法行為の成否）について
(1)不法行為１について
ア米国法による不法行為の成否（平成１９年１月１日前に加害行為の結果が発生した部分）について


控訴人は，不法行為１は，ニュージャージー州のコモン・ロー上の不正競争であり，①無許諾の模倣行為（Unprivilegedimitation）又は②詐称通用（Passingoff）に当たると主張する。なお，連邦商標法４３節(a)の規定（Section43(a)oftheLanhamAct.15   U.S.C.section1125）も，不法行為１に適用され得るが，上記①及び②の不法行為の成立に必要な要件は，同規定の適用にも必要であり，被控訴人の州際取引における標章の使用という要件を要する以外には，結論は異ならないと解されるから（甲１０３。不正競争についてのニュージャージー州の制定法であるN.J.Stat56   節4-1についても同様），以下，上記①及び②の成立要件の有無を検討する。
(ｱ)無許諾の模倣行為（Unprivileged   imitation）についてニュージャージー州のコモン・ロー上の「無許諾の模倣行為」の成立要件は，リステイトメント（FirstRestatementof   Torts）の711節，741   節記載の内容と同様であり，ある者が，他人の商品の物理的外観を無許諾で模倣した商品を販売したときには不法行為責任を負うものとされ，この「無許諾の模倣」による商品の販売とは，商品の物理的外観が，他人が最初の販売者（initialdistributor）である商品の物理的外観の模写又は模倣であるときで，当該模倣者の商品が他人のそれと同一の商品区分に属し，また，他人の利益が保護されるべき市場で販売され，かつ，模写又は模倣された特徴が，市場において，他人の商品と確認できる特別な意味（secondarymeaning）を広く獲得しており，かつ，模写又は模倣が，将来の購入者をして模倣者の商品を他人のものであると認識させるおそれがあり，かつ，模写され又は模倣された特徴が機能的なものではなく，あるいは，機能的なものである場合には，模倣者が，当該商品は他人のものではないことを将来の購入者に対して知らせる合理的な措置を講じなかったときであると解される（甲１０３）。そうすると，「無許諾の模倣行為」に当たるためには，少なくとも，①ある商品の物理的外観の模倣行為を主張する者（他人）が，当該商品の最初の販売者であり，販売者がこの物理的外観を模倣したこと，②模写又は模倣された特徴が市場において当該他人の商品と確認できる特別な意味（secondarymeaning）を広く獲得していることが必要である。
しかし，前記１のとおり，ベスタクスは，米国でディアンジェリコ・ギターのレプリカモデルを製造，販売していたものであり，オリジナルのディアンジェリコ・ギターに付されていた商標又は形態と同一の商標又は形態については，ベスタクスが上記①の「最初の販売者」に当たらないことは明らかである。この点，控訴人は，ベスタクス商品の意匠は，オリジナルのディアンジェリコ・ギターの意匠とは異なる本件国内意匠に基づくものである，また，ベスタクス商品の中でも，スモール・ボディと称されるモデルは，オリジナルのディアンジェリコ・モデルにはなかったものであると主張する。しかし，控訴人の主張によっても，本件国内意匠とオリジナルのディアンジェリコ・ギターの意匠が具体的にどの部分において異なるかは特定されておらず，その異なる部分を備えたベスタクス商品が米国で実際に販売されたことや，同部分がベスタクス商品の特徴として米国内の需要者に広く認識されていたことを証する証拠はなく，これを被控訴人商品が備えていたことを認めるに足りる証拠もない。また，ベスタクスが，オリジナルのディアンジェリコ・ギターよりもサイズが小さい「スモール・ボディ」と称する商品を販売していたこと（甲７１）や，ベスタクス商品が，高品質の音質を有するレプリカモデルとして音楽関係者に高い評価を得ていたこと（前記１(10)）は認められるものの，「スモール・ボディ」と称される意匠の具体的な大きさがベスタクス商品の特徴として米国内の需要者に広く認識されており，その大きさのギターはすべてベスタクス社製であると需要者に認識されるような特別な意味を米国内で広く獲得していたものとは，本件全証拠をもってしても認められない。したがって，控訴人の主張を前提としても，上記①又は②の要件は認められない。以上によれば，本件行為１が「無許諾の模倣行為」に当たるとの控訴人の主張は，理由がない。
(ｲ)詐称通用（Passing   off）についてニュージャージー州法のコモン・ロー上の「詐称通用（Passingoff）」の成立要件は，リステイトメント（FirstRestatementof   Torts）の711節記載の内容と同様であり，ある者が，自己の商品又は役務を他人のものとみせかけて，詐欺的な販売をしたときには不法行為責任を負うものとされ，「自己の商品を他人のものとみせかけた」とは，購入者に誤解を生じさせる虚偽の表示（misrepresentation）をすることによって，自己の商品と他人の商品との間に混同が現実に生じ，又は生じるおそれがあることが必要であると解される（甲１０３，乙３６）。しかし，本件においては，被控訴人会社が，べスタクスの固有の商標を付して被控訴人商品を販売したり，被控訴人商品がベスタクスの製造した商品であると表示して販売したことを証する証拠はない。そして，前記認定事実によれば，ベスタクスは，平成１１年４月，ＧＨＳ社が「D’Angelico」の名称の米国内での所有者であることを認め（前記１(9)），同社との間で米国内での同名称の使用についてのライセンス契約を締結して，ベスタクス商品の被控訴人会社に対する販売を開始したものであるから，これらのベスタクス商品に付された「D’Angelico」の商標は，同ライセンス契約に基づいて付されたものと認めるのが相当である。そうすると，同ライセンス契約の期間満了による終了後，ＧＨＳ社との間で新たにライセンス契約を締結した被控訴人会社が，ベスタクス商品と同様の「D’Angelico」の商標を付した被控訴人商品を販売したとしても（前記１(11)），同商標を付すことが「虚偽の表示」に当たり，詐欺的な販売行為であるということはできない。なお，ベスタクス商品の大きさ等について，オリジナルのディアンジェリコ・ギターと異なる部分があるとしても，同部分がベスタクス商品の特徴として米国内の需要者に広く認識されているとは認められず，ベスタクスの出所を表示するものとして特別な意味を獲得していたとは認められないことは前記(ｱ)判示のとおりであるから，仮に被控訴人商品の大きさ等がベスタクス商品と同一であるとしても，このことをもって購入者に出所につき誤認，混同を生じさせる虚偽の表示に当たるということもできない。
したがって，本件行為１が詐称通用に当たるとの控訴人の主張も，理由がない。
(ｳ)以上によれば，本件行為１について，ニュージャージー州法による不法行為の成立は認められない（連邦商標法が適用されても同様である。）。(ｴ)仮に，平成１９年１月１日前の本件行為１についての準拠法が日本法であると解されるとしても，次のイに述べるところにより，本件行為１が民法上の不法行為に当たるということはできないから，いずれにしろ控訴人の主張は理由がない。
イ日本法による不法行為（平成１９年１月１日以降に加害行為の結果が発生した部分）の成否について


(ｱ)控訴人は，被控訴人会社が，ベスタクスの代理人（販売代理店，agent）であるにもかかわらず，何らベスタクスの使用許諾を受けずに，ベスタクス商品と全く同一の形態（意匠）で，同一の標章を付した粗悪な被控訴人商品を販売したことは違法であると主張する。
この点，ベスタクスと被控訴人会社との間の取引についての基本契約書等は存在せず，取引開始時の被控訴人会社からの申入れも，被控訴人会社がベスタクス商品を輸入，販売するというものであり（前記第２，２の前提事実(4)），その後，被控訴人会社は，米国では自らが契約主体となって販売行為を行い，ベスタクス商品については商品の製造元として表示していたこと（甲５６，６９）からすれば，被控訴人会社がベスタクスから何らかの代理権を付与された代理人であったとは認められない。もっとも，被控訴人会社は，当初ベスタクス商品の販売のために設立された会社であり，ベスタクスとの間で，少なくとも約５年間にわたりその商品を継続的に購入，販売する関係にあったものであるから，両者の間には特別な信頼関係が形成されていたものとして，ベスタクスが使用する商標やベスタクスの出所を表示する商品の形態を，被控訴人会社が正当な理由なく使用することは，信義則に反し，不法行為となると解する余地はある。しかし，本件においては，オリジナルのディアンジェリコ・ギターと同一の形態自体は，ベスタクスの出所を表示する形態とはいえないし，ベスタクスの出所を表示する形態として需要者に広く認識されていた形態を，被控訴人商品が有していたとは認められないことは，前記ア(ｲ)のとおりである。また，前記ア(ｲ)のとおり，米国内で販売されたベスタクス商品に付された「D’Angelico」の商標は，ＧＨＳ社との間のライセンス契約に基づいて付されていたものであり，同契約は解約通知があれば更新されないものとされ，被控訴人会社は，ＧＨＳ社とベスタクスとのライセンス契約の終了後，ＧＨＳ社との間で締結したライセンス契約ないしその後の譲渡契約に基づいて同商標を被控訴人商品に付しているのであるから，被控訴人会社が同商標を使用し，オリジナルのディアンジェリコ・ギターと同一の形態の被控訴人商品を販売することがベスタクスとの間の信義則に反するということはできない。
したがって，本件行為１が，民法上の不法行為に当たるということもできない。
(ｲ)以上に対し，控訴人は，ベスタクスは，平成元年に，ディマール・ギターズ社の代表者Ｃから全世界に及ぶディアンジェリコ・ギターの標章や意匠を使用する権利を取得したものであり，ＧＨＳ社はギターを指定商品とする標章についての権利は有していなかったと主張する。
確かに，ベスタクスは，平成元年頃に，Ｃとの間で，D’Angelicoの標章の使用について交渉をし（前記１(4)），そのころからベスタクス商品の製造販売を開始していること（前記第２，２の前提事実(2)），同製造のために多額の設備投資等もしていると推認されること，平成４年には本件国内商標の出願もしていること（同前提事実(3)）からすれば，ベスタクスがＣの言明を受けて，Ｃが「D’Angelico」の商標や意匠についての権利を保有しているものと信じて，交渉をしていたことは認められる。しかし，このこと自体は，Ｃの言明自体が，法的見地からみて根拠を有するものであることを裏付けるものとはいえない。そして，上記標章の使用等について，平成元年当時，ＡとＣの間で正式な合意が成立したことを証するような契約書等が作成されたり，何らかの対価が支払われたことを認めるに足りる証拠はない上，かえって，ベスタクスは，平成１１年４月には，ＧＨＳ社との間で，同社が米国でのD’Angelicoの名称を保有していることを認めて，同社との間でD’Angelicoの名称をギター等の楽器に使用することのライセンス契約を締結するという，平成元年にＣから全世界に及ぶ「D’Angelico」の名称等に関する全ての権利を取得したことと相容れない行動に出ていることからすれば，本件全証拠をもってしても，ベスタクスが平成元年にＣとの間で「D’Angelico」の商標についての権利等についての合意を成立させ，その譲渡を受けたと認めることはできず，控訴人の主張は採用することができない。なお，前記１(6)の認定事実によれば，Ａが，Ｃが死亡した後の平成５年に，ディマール・ギターズ社の権利の承継人と主張するＣの妻との間で，ディアンジェリコ・ギターの商標，ロゴ，意匠等の排他独占的な譲渡についての合意をしたことが認められる。しかし，一方，前記１(2)の認定事実によれば，ディマール・ギターズ社の保有する資産は，昭和５７年に，本件購入契約によってディアンジェリコ・ディマール社に譲渡され，昭和５９年にはディマール・ギターズ社は解散している。そして，①Ｃ自身，ディアンジェリコ・ディマール社がディマール・ギターズ社を「買収した」と主張しており，ディマール・ギターズ社の資産の一部が同社に残された様子は窺われないこと（前記１(3)），②ディアンジェリコ・ディマール社は，本件融資契約の際，ＧＨＳ社に対してディアンジェリコ・ディマール社が有するすべての資産を担保として提供しており，前記１(4)及び(5)認定の経緯からすれば，その後，債務の返済ができなくなったことに伴い，昭和５９年ないし平成元年９月には確定的にそのすべての資産をＧＨＳ社に譲渡したと認められること，③ＧＨＳ社は，平成６年には，米国特許商標庁において「D’ANGELICO」の文字商標について商標登録の出願をし，楽器用の弦のみならず，楽器についても指定商品とする商標の設定登録を受けていること（前記１(8)ア），④これに対し，Ａやベスタクスは，平成５年２月にはＦとの間でディアンジェリコ・ギターの商標等についての合意をしたと主張しているにもかかわらず，ＧＨＳ社による同出願がされた後に，「D’Angelico」の文字のデザインロゴの商標登録出願を放棄し（前   記１(8)   イ），ベスタクスが   ＧＨＳ   社から   名称「D’Angelico」についてのライセンス供与を受ける旨の契約を締結していること（前記１(9)）からすれば，ディマール・ギターズ社からディアンジェリコ・ディマール社に対して譲渡された資産及び同社からＧＨＳ社に譲渡された資産には，楽器のための弦だけではなく，ディマール・ギターズ社が有していた楽器についての「D’Angelico」の名称についての権利も含まれていたものと認めるのが相当である。


そうすると，本件全証拠によっても，そもそもＣの妻がディマール・ギターズ社から「D’Angelico」の名称やディアンジェリコ・ギターの意匠等に関する権利を承継したこと自体を認めるに足りず，ベスタクスがＣの妻との間の合意によりこれらの権利を取得したと認めることもできない。
したがって，控訴人の主張は理由がない。
(2)不法行為２について
不法行為２に係る請求については，日本法が適用される。仮に被控訴人会社とベスタクスとの間に継続的な取引に基づく特別な信頼関係が形成されていたとみることができるとしても，前記(1)ア(ｲ)で説示したとおり，ベスタクスが全世界で「D’Angelico」についての商標を排他的に使用する権利を取得していたとは認められないし，ベスタクスと被控訴人会社との間の上記取引によって米国内で販売されたベスタクス商品に付された「D’Angelico」の商標は，ベスタクスとＧＨＳ社との間のライセンス契約に基づいて付されていたものであり，被控訴人会社は，同ライセンス契約が期間満了により終了した後の平成１５年５月１０日に本件欧州登録商標についての商標登録出願をし（前記第２，２の前提事実(8)），その直後の同年７月１日頃に自らＧＨＳ社との間で「D’Angelico」のマーク及び名称を使用するためのライセンス契約を締結して（前記１(11)イ），本件欧州商標登録を受け，さらにその後には，ＧＨＳ社から同マーク及び名称に関する全世界での権利を譲り受けたものである（前記1（14））。
以上の事実関係に照らせば，日本法の下において，被控訴人会社が本件欧州商標登録を受けたこと（本件行為２）が，ベスタクスに対する不法行為に当たるとは認められない。
(3)不法行為３について
不法行為３に係る請求については，日本法が適用されるところ，欧州共同体商標意匠庁の無効審決が確定したことの証拠はないから，本件欧州登録商標権は適法かつ有効に存続している。そうすると，被控訴人会社が英仏代理店への警告書を送付した行為は，被控訴人会社による正当な権利行使であると認められるから，日本法の下において，本件行為３が不法行為に当たるとは認められない。そして，Ｄが，ベスタクスの仏国代理店の代表者に面会を強要したとの点については，証拠（甲７５の１）によれば，ベスタクスの仏国代理店の代表者が２００９年（平成２１年）６月１７日にＤと面会し，同人についてマフィアの人間のようだとの印象を持ったことが窺われるが，Ｄが面会を強要したと認めるに足りる証拠はないし，仏国代理店の代表者がＤについてマフィアの人間のようだとの印象を持ったとしても，このことのみをもって不法行為が成立すると解することはできない。また，Ｄが仏国代理店の代表者に脅迫の電話をかけたとの点については，同代表者からＡに宛てたインターネット上のメール（甲７５の３）にその旨の記載があるだけであって，このことのみをもって実際に違法な脅迫行為があったとは即断し難く，他にこれを裏付ける的確な証拠はない。さらに，Ｅが仏国代理店代表者に嘘をついてベスタクス商品を騙し取ろうとしたとの点については，同代表者からＡに宛てたＥメール（甲９９）に，Ｅが訴訟事件に勝利したから仏国でベスタクス商品を販売することは許されず，韓国製のディアンジェリコ・ギターと取り替えるので仏国代理店の有するベスタクス商品を送るよう要求した旨の記載があるが，ここにいう訴訟事件は，本件ではなく本件欧州商標登録の無効審判請求事件を指すものと考えられるし，また，本件欧州登録商標権は適法かつ有効に存続しているから，仏国でのD’Angelicoのロゴを付したベスタクス商品の販売が許されないというのも虚偽とは断じ難いところである。そうすると，不法行為３の上記各行為についても，日本法の下において，不法行為が成立するとは認められない。
(4)不法行為４について
ア不法行為４に係る請求については，日本法が適用されるところ，本件欧州登録商標権は有効に存続しているのであるから，被控訴人会社が寺田楽器らに日本への警告書の写しを送付した行為は被控訴人会社による正当な権利行使であると認められる。そして，Ｄが寺田楽器にベスタクス商品の販売を続けるなら訴訟提起をする旨の電子メールを送信した点についても，本件欧州登録商標権が有効に存続し，ベスタクスがディアンジェリコ・ギターの商標，意匠の全ての権利を取得したとは認められないから，これが正当な権利行使の範囲を逸脱するものとは認め難い。そうすると，日本法の下において，本件行為４が不法行為に当たるとは認められない。
イ以上に対し，控訴人は，仮に本件欧州登録商標権が有効であるとしても，本件欧州登録商標権は日本には効力が及ばないにもかかわらず，①被控訴人会社が寺田楽器及びイイダコーポレーションに対し警告書を送付した行為（本件行為４の１），②Ｄが寺田楽器に対しレプリカモデルの販売を継続する場合には訴訟提起をする旨の電子メールを送信した行為（本件行為４の２）は，日本国内で本件欧州登録商標に基づく権利を行使したものであり，正当な権利行使の範囲を逸脱したものであると主張する。
しかし，平成２１年８月１４日付けの被控訴人会社のベスタクスに対する書簡（イイダコーポレーション及び寺田楽器に対しても，同時に郵送されたもの）の記載内容は（甲１５），被控訴人会社は，D’ANGELICO商標が，ベスタクスによって，英国，仏国内で販売されているギター等に使用されていることを認識していること，D’ANGELICO製品のヨーロッパ共同体での販売は被控訴人会社を通してのみなされるものであること，被控訴人会社は，ベスタクスに対してこれ以上の未許可のD’ANGELICO商標使用を直ちに止めることを要求することを記載したものである。そうすると，被控訴人会社は，その保有する本件欧州登録商標権に基づいて，関連する商標を付して欧州域内でギター等を販売しようとするベスタクス及びそのギターを製造する関連会社に対して，欧州域内でのD’ANGELICO商標の使用の中止を求めているものと理解できるのであって，本件欧州登録商標権に基づいて同権利の範囲外の行為の中止を求めているものではないから，その行為態様は相当性を有する範囲内のものであるということができ，被控訴人会社の本件行為４の１が不法行為法上の違法行為となるものではない。


平成３０年９月１９日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２９年（ワ）第１０７４２号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成３０年６月１５日
判      決
原告       アイリ   スオー   ヤマ株式会   社
同訴訟代理人弁護士       生田哲郎
同       名越秀夫
同         高橋隆二
同       佐野辰巳
同       吉浦洋一
被告       日立ア   プライ   アンス   株式会社
同訴訟代理人弁護士        古城春実
同       牧野知彦
同         加治梓子
同訴訟代理人弁   理士       井上   学
主      文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
１被告は，別紙１被告製品目録記載の各製品を製造し，又は販売してはならない。
２被告は，別紙１被告製品目録記載の各製品を廃棄せよ。３被告は，原告に対し，４億４０００万円及びこれに対する平成２９年４月１２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１本件は，発明の名称を「加熱調理器」とする特許第３８９５３１２号の特許権（以下「本件特許権」といい，この特許を「本件特許」という。また，本件特許の願書に添付した明細書（ただし，平成３０年４月１０日にされた審決により訂正されたもの）及び図面を「本件明細書等」という。）及び本件特許権に基づく被告に対する一切の請求権の譲渡を受けた原告が，被告に対し，被告において製造し，販売する，又は製造し，販売していた別紙２被告製品関連製品目録記載の各製品（以下「被告製品関連製品」と総称する。）につき，本件特許の請求項１記載の発明（以下「本件発明」という。）の技術的範囲に属するから，被告による被告製品関連製品の製造及び販売は本件特許権を侵害する旨を主張して，①特許法１００条１項に基づき，被告製品関連製品のうち被告において現在製造し，販売する別紙１被告製品目録記載の各製品（以下「被告各製品」という。）の製造及び販売の差止めを求め，②同条２項に基づき被告各製品の廃棄を求めると共に，③民法７０９条の不法行為による損害賠償請求権（対象期間は，平成１９年１月１日から平成２８年１２月３１日までである。）に基づき，４億４０００万円（７億２６００万円の一部である４億円及び弁護士費用４０００万円）及びこれに対する不法行為後の日である平成２９年４月１２日から支払済みまでの民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
２前提事実（当事者間に争いがない又は後掲の証拠（以下，書証番号は特記しない限り枝番の記載を省略する。）及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
⑴当事者
原告は，電磁調理器等の各種家電，ＬＥＤ照明，各種日用品等の製造販売業務を営むことを目的とする株式会社である。
被告は，家庭用電気機械器具の設計，製造及び販売等の業務を営むことを目的とする株式会社である。
⑵本件特許権
ア原告は，次の内容の本件特許権を有していた株式会社東芝（以下「東芝」という。）から本件特許権を譲り受け，平成２７年９月２８日，特許権移転登録を得た（甲５，６）。
登録番号    特許第３８９５３１２号
登録日   平成１８年１２月２２日
出願番号   特願２００３－２９０１７６
出願日   平成１５年８月８日（以下「本件出願日」という。）
発明の   名称   加熱調理器
イ原告は，本件特許の特許請求の範囲及び明細書について訂正審判請求をして，平成３０年４月１０日，原告の請求どおりに訂正を認める旨の審決がされ，同審決は同月１９日に確定した（甲１５，１９，弁論の全趣旨）。ウ訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項１は，次のとおりである（なお，下線部が訂正によって追加又は変更された部分である。）（甲６，１９）。
「ドロップインタイプの加熱調理器であって，
横幅寸法を５６０ｍｍ以下に設定したケース本体内に左右に配設され被加熱物を調理容器を介して加熱する複数の誘導加熱コイルと，この複数の誘導加熱コイルの下方に設けられたロースタと，前記誘導加熱コイル及びロースタの上方を覆うように設けられたトッププレートとその周縁部に装着したフレームとからなる天板とを
備え，
前記フレームの係り代を除く横幅寸法を７００ｍｍ以上に設定した前記トッププレートには，前記誘導加熱コイルと対応する左右位置に前記調理容器を載置する加熱部を設けるとともに，これら加熱部に前記調理容器を所定の間隔を存して並置可能とする最大径の調理容器を載置したとき，この所定の間隔より該調理容器の外殻から前記トッププレートの前記フレームの係り代を除く左右端部までの距離を長くなる構成としたことを特徴とする加熱調理器。」
⑶本件発明の構成要件の分説
本件発明は，次のとおり，構成要件に分説される（以下，分説に係る各構成要件を符号に対応して「構成要件Ａ」などという。）。
Ｇドロップインタイプの加熱調理器であって，
Ａ横幅寸法を５６０ｍｍ以下に設定したケース本体内に左右に配設され被加熱物を調理容器を介して加熱する複数の誘導加熱コイルと，Ｂこの複数の誘導加熱コイルの下方に設けられたロースタと，Ｃ前記誘導加熱コイル及びロースタの上方を覆うように設けられたトッププレートとその周縁部に装着したフレームとからなる天板とを備え，Ｄ前記フレームの係り代を除く横幅寸法を７００ｍｍ以上に設定した前記トッププレートには，前記誘導加熱コイルと対応する左右位置に前記調理容器を載置す
る加熱部を設けるとともに，
Ｅこれら加熱部に前記調理容器を所定の間隔を存して並置可能とする最大径の調理容器を載置したとき，この所定の間隔より該調理容器の外殻から前記トッププレートの前記フレームの係り代を除く左右端部までの距離を長くなる構成としたことＦを特徴とする加熱調理器。
⑷被告の行為


被告は，業として，被告製品関連製品を過去に製造し，販売しており，被告各製品を現在においても製造し，販売している（甲７，弁論の全趣旨）。被告各製品は，構成要件Ｇ，ＡないしＤ，Ｆを充足する（弁論の全趣旨。原告は，被告各製品の構成につき別紙３被告製品説明書（原告）に記載のとおり主張しているところ，被告は，別紙４被告製品説明書（被告）に記載の内容に反しない限度でこれを認めており，前記各構成要件と対比すべき部分については概ね争いがない。）。
３争点
⑴被告製品関連製品は構成要件Ｅを充足するか（争点１）⑵本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか（争点２）
ア本件特許は特許法３６条６項２号に違反しているか（争点２－１）イ本件特許は特許法３６条６項１号に違反しているか（争点２－２）ウ本件特許は特許法３６条４項１号に違反しているか（争点２－３）エ本件発明は新規性又は進歩性を欠くものであるか（争点２－４）
⑶損害の発生の有無及びその額（争点３）
４争点に対する当事者の主張
⑴争点１（被告製品関連製品は構成要件Ｅを充足するか）
【原告の主張】
ア構成要件Ｅの意義
本件発明は，ＩＨクッキングヒーターのトッププレート上に最大径の鍋を左右に並置して使用する場合に，鍋が左右方向にはみ出す等の課題があったことから，これを解決することを目的として，トッププレート中央部における鍋間の間隔である「所定の間隔」よりも，鍋の外殻からトッププレートのフレームの係り代を除く「左右端部までの距離」を長くしたものであって，「所定の間隔」と「左右端部までの距離」の長短の関係を従来技術と逆転させたものであり，それ以外の構成は従来技術の加熱調理器の構成と異なるものではない。よって，構成要件の意義は，本件明細書等に従来技術として記載された加熱調理器における各用語の意義と相違はない。
(ｱ)「調理容器の外殻」及び「最大径の調理容器」の意義一般に，「外殻」とは「外側にある殻」（広辞苑）を意味するから，「調理容器の外殻」は，調理容器の外壁を意味する。そして，本件明細書等の背景技術（以下，【】は，本件明細書等における発明の詳細な説明の段落番号を指す。【０００３】，【０００５】），実施例（【００２１】，【００２８】，【００２９】，【００３０】，【００３２】）及び図１である別紙５本件明細書等の図面記載１の図面によれば，「調理容器の外殻」とは，鍋の外壁であり，鍋の最大径であって，左右の加熱部の領域を示すリング状枠と同径である。また，リング状枠は，調理容器を有効に加熱できる領域を示している。そうすると，調理用ＩＨクッキングヒーターの加熱原理が調理容器の誘導加熱しうる領域の鍋底を加熱する点にあるのであるから，最大径の鍋は，左右の加熱部の領域を示すリング状枠と一致する鍋底径を有する調理容器であり，調理容器の外殻の径と，その鍋底の径とが同径である円筒状の鍋を想定して設計していることが理解できる。
以上のとおり，構成要件Ｅの「調理容器の外殻」の径とは，調理容器の鍋底の径と一致し，その最大径（「最大径の調理容器」）は，左右の加熱部の領域を示すリング状枠と同径である。
(ｲ)「該調理容器の外殻から前記トッププレートの前記フレームの係り代を除
く左右端部までの距離」の意義
前記(ｱ)を踏まえれば，「該調理容器の外殻から前記トッププレートの前記フレームの係り代を除く左右端部までの距離」とは，調理容器の外壁から前記トッププレートの前記フレームの係り代を除く左右端部までの距離であるから，最大径の鍋径である鍋底径を有する加熱部の領域の外縁からトッププレートのフレームの係り代を除く左右端部までの距離となり，前記図１にＤとして示される距離である（以下，この距離を単に「Ｄ」と示すこともある。）。
(ｳ)「所定の間隔」の意義
本件明細書等の記載（【０００５】，【０００７】，【００２９】）によれば，「所定の間隔」とは，左右の加熱部に最大径の鍋が載置されたとしても，載置された鍋やその取手が容易に触れない間隔として定められた間隔である。
イ被告各製品が構成要件Ｅを充足すること
被告各製品の構成は，別紙３被告製品説明書（原告）記載のとおりである。また，被告各製品において使用可能な最大径の鍋底の調理容器，つまり「最大径の調理容器」は，被告各製品の取扱説明書及び被告のウェブページにおける説明書によれば直径２６ｃｍであり，別紙６図面記載の図面１及び２において直径２６ｃｍの外殻線で示される領域である。
なお，被告各製品には，別紙３被告製品説明書（原告）記載のとおり，直径２００ｍｍの左ＩＨヒーター位置マーク３及び右ＩＨヒーター位置マーク４が存在するが，これは，鍋底全体を有効に加熱できる領域の外縁を示すマークではなく，左ＩＨヒーター，右ＩＨヒーターを配置する領域の位置を単に示している目印にすぎない。
(ｱ)別紙１被告製品目録記載の製品番号１の各製品（以下，併せて「被告製品１」という。）
被告製品１は，別紙６図面記載の図面１のとおり，「所定の間隔」は４０ｍｍであり，「該調理容器の外殻から前記トッププレートの前記フレームの係り代を除く左右端部までの距離」は９０ｍｍであって「所定の間隔」より長い。(ｲ)別紙１被告製品目録記載の製品番号２の各製品（以下，併せて「被告製品２」という。）
被告製品２は，別紙６図面記載の図面２のとおり，「所定の間隔」は７０ｍｍであり，「該調理容器の外殻から前記トッププレートの前記フレームの係り代を除く左右端部までの距離」は７５ｍｍであって「所定の間隔」より長い。
(ｳ)小括
以上のとおり，被告各製品は構成要件Ｅを充足する。
ウ被告各製品を除く被告製品関連製品が構成要件Ｅを充足すること被告各製品を除く被告製品関連製品も，被告各製品と同じ構成を有しており，構成要件Ｅを充足する。
【被告の主張】
ア構成要件Ｅの内容を特定できないこと


本件明細書等によれば，①Ｂ（フレームを除くトッププレートの横幅）＝２Ｄ＋２Ｋ（最大の鍋径）＋Ｔ（「所定の間隔」，以下，この距離を，単に「Ｔ」と示すこともある。），②Ｃ（コイルピッチ）＝Ｔ＋Ｋ（最大の鍋径），③Ｄ＞Ｔの関係が成り立つことが理解できるが，それぞれの記号をどのように設定するのか，また，どの記号の値を特定することが本件発明の内容なのかなどが全く示されていない。よって，構成要件Ｅの構成の意味するところは，全く不特定であって技術的範囲を定めることができない。
イ被告各製品が構成要件Ｅを充足しないこと
(ｱ)「最大径の調理容器」及び「所定の間隔」について本件発明は，「前記調理容器を所定の間隔を存して並置可能とする最大径の調理容器を載置したとき」における「調理容器」に着目した構成要件を採用しているのであるから，前提として，「所定の間隔」及び「前記調理容器を所定の間隔を存して並置可能とする最大径の調理容器」があらかじめ定まっていることが必要である。また，本件明細書等（【０００２】～【００１１】，【００２９】，【００３０】，【００３８】）によれば，構成要件Ｅの意義は，調理容器同士やその取手が接触することなく，調理容器のトッププレート左右からのはみ出しの防止等の効果を奏する点にあるとされている。そうすると，調理容器の径は，調理容器の最も径が大きい部分の径であるといえる。通常，調理容器の外殻の径は底の径よりも大きいから，あらかじめ定まっているべき調理容器の「最大径」は，調理容器の外殻の径である。
(ｲ)被告各製品が構成要件Ｅを充足しないこと
被告各製品では，「最大径の調理容器」及び「所定の間隔」を定めていない。被告各製品の取扱説明書では，鍋底の直径を２６ｃｍまでと記載しているが，これは，直径２６ｃｍまでの鍋であれば概ね加熱ムラが生じないという目安を示しているにすぎない。
さらに，被告各製品には，原告が主張する別紙３被告製品説明書（原告）記載⑺－１及び同⑺－２に示された外殻線は存在せず，目安のためのトッププレート上に印刷された直径２０ｃｍの位置マークが存在するにすぎない。また，被告各製品の直径２０ｃｍの位置マークは原告主張の最大の鍋底径２６ｃｍよりも小さいため，正確に位置マークの中心と調理容器の鍋底の中心を合わせて調理容器を置くことはできず，置き方次第で調理容器間の間隔は変わってしまうから，「所定の間隔」を存して調理容器を並置できない。以上によれば，被告各製品は，構成要件Ｅを充足しない。また，原告は，被告各製品を除く被告製品関連製品が本件発明の技術的範囲に属する旨を具体的に主張，立証していない。
ウ原告の主張に対する反論
なお，原告は，調理容器の最大径が調理容器を有効に加熱できる領域と一致すると主張するが，調理容器を基準として定められた構成要件Ｅの記載内容に沿うものではない。
また，本件明細書等は，本件発明により使用することができる鍋の最大径の値が従来より大きくなる旨説明しているところ，従来技術も実施例も同じコイル径を示しているのであって，鍋の最大径が調理容器を有効に加熱できる領域と一致するという前提とは整合しない。
⑵争点２（本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか）
ア争点２－１（本件特許は特許法３６条６項２号に違反しているか）
【被告の主張】
前記⑴【被告の主張】アに主張したとおり，本件発明の特許請求の範囲の記載は不明確であり，本件特許は特許法３６条６項２号の規定に違反してされたものであって，特許法１２３条１項４号の無効理由があるから，特許無効審判により無効にされるべきものである。
【原告の主張】
前記⑴【原告の主張】アに主張したとおり，構成要件Ｅには何ら不明確な点はないから，被告が主張する無効理由は成り立たない。
イ争点２－２（本件特許は特許法３６条６項１号に違反しているか）
【被告の主張】
本件発明は，前記ア【被告の主張】に記載のとおり，その内容が不確定なものであって本件明細書等にサポートされているとはいえない。また，本件発明には，調理容器の径大化（【００１７】）という効果が得られない構成を含んでいる。さらに，本件明細書等では，実施例として，「所定の間隔」が３０ｍｍの場合にＤ＞Ｔとすることで課題が解決すると記載されているが，「所定の間隔」が３０ｍｍ以外の場合に何らかの課題が解決できるかどうかは分からない。そうすると，本件発明は，発明の詳細な説明に記載したものではなく，本件特許は，特許法３６条６項１号の規定に違反してされたものであって，特許法１２３条１項４号の無効理由があるから，特許無効審判により無効にされるべきものである。
【原告の主張】
争う。
本件明細書等には，Ｄ＞Ｔの距離関係の構成とすることにより，従来技術の課題が解決されることが記載されているのであって，本件発明は，本件明細書等の記載に基づくものであるから，サポート要件には違反せず，被告が主張する無効理由は成り立たない。
ウ争点２－３（本件特許は特許法３６条４項１号に違反しているか）
【被告の主張】
本件発明は，前記イ【被告の主張】に記載のとおり，その内容が不確定なものであり，また「所定の間隔」が３０ｍｍ以外の場合に何らかの課題が解決できるかどうかは分からないから，本件発明が実施できるように記載されていない。以上によれば，本件明細書等に基づいて当業者が実施することができるものとはいえず，本件特許は特許法３６条４項１号の規定に違反してされたものであって，特許法１２３条１項４号の無効理由があるから，特許無効審判により無効にされるべきものである。
【原告の主張】
争う。
本件明細書等は，当業者であれば本件明細書等中の記載（【００１１】，【００１５】，【００２９】，【００３０】，【００３５】）及び図面に基づいてＤ＞Ｔとなる配置構成を備えた加熱調理器を実施できる程度に明確かつ十分に記載されているから，実施可能要件には違反せず，被告が主張する無効理由は成り立たない。エ争点２－４（本件発明は新規性又は進歩性を欠くものであるか）
【被告の主張】


(ｱ)公然実施品（乙１２）に基づき新規性又は進歩性を欠くものであるか被告は，遅くとも本件出願日前である平成１３年１０月に，製品番号をＨＴＷ－４ＤＢとするＩＨクッキングヒーター（以下「公然実施品１」という。乙１２。）を製造し，販売していた。
すなわち，本件発明と公然実施品１とは，①本件発明がフレームの係り代を除くトッププレートの横幅寸法が７００ｍｍ以上に設定されているのに対し，公然実施品１では，フレームの係り代を除くトッププレートの横幅寸法は５８２ｍｍである点が相違し，その余の点は一致する。
この相違点については，トッププレートのサイズになんらかの臨界的意義があるわけではなく，公然実施品１もＤ＞Ｔという構成を備えているから，トッププレートの横幅を「７００ｍｍ以上」にすることは，実質的な相違点とはいえないし，単なる設計的事項の適用の問題にすぎない。また，ドロップインタイプの加熱調理器においてトッププレートの横幅が広ければ使い勝手がよいことは明らかであるから，当業者であれば，公然実施品１に，下記(ｲ)に記載の公然実施品２に開示された７５ｃｍのワイド幅を採用することは極めて容易なことであり，何の阻害事由もない。以上によれば，本件発明は，公然実施品１と同一であるか，公然実施品１に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって，新規性又は進歩性を欠くから，本件特許は特許法２９条１項２号又は同条２項に違反してされたものである。よって，同法１２３条１項２号の無効理由があるから，特許無効審判により無効とされるべきものである。
(ｲ)公然実施品（乙１４）に基づき進歩性を欠くものであるかリンナイ株式会社は，遅くとも本件出願日前である平成１３年４月１１日に，製品番号をＲＳＫ－Ｎ７３０Ｖ４ＴＧＴ－ＳＴとするガスコンロ（以下「公然実施品２」という。乙１４。）を製造し，販売していた。
すなわち，本件発明と公然実施品２とは，①本件発明では加熱手段が「誘導加熱コイル」であるのに対し，公然実施品２は加熱手段が「ガスバーナー」である点，②本件発明が「前記誘導加熱手段及びロースタの上方を覆うように設けられたトッププレートとその周縁部に装着したフレームとからなる天板とを備え」ているのに対し，公然実施品２は，「前記加熱手段及びロースタの上方に設けられたトッププレートとその周縁部に装着したフレームとからなる天板とを備え」ているが覆うようにはなっていない点，③本件発明が「これら加熱部に前記調理容器を所定の間隔を存して並置可能とする最大径の調理容器を載置したとき，この所定の間隔より該調理容器の外殻から前記トッププレートの前記フレームの係り代を除く左右端部までの距離を長くなる構成」とされているのに対し，公然実施品２はそのような点が明示されていない点が相違し，その余の点は一致する。相違点①及び②については，ガスコンロとＩＨクッキングヒーターは技術分野が同一又は密接に関連するから，公然実施品２に公然実施品１を組み合わせることで容易に想到できる事項である。また，相違点③については，公然実施品２の全長やガスコンロ間ピッチは本件発明の実施例と同じであるから，実質的な相違点でないか，容易に想到できる。
以上によれば，本件発明は，公然実施品２に公然実施品１を組み合わせることで当業者が容易に想到できたものであって進歩性を欠くから，本件特許は特許法２９条２項に違反してされたものである。よって，同法１２３条１項２号の無効理由があるから，特許無効審判により無効とされるべきものである。
【原告の主張】
争う。
(ｱ)公然実施品１に基づき新規性又は進歩性を欠くものであるか本件発明と公然実施品１とでは，被告が挙げる相違点以外にも，②本件発明の「所定の間隔」は，左右の加熱部に鍋が載置されても，載置された鍋やその取手が容易に触れない間隔の意義であるところ，公然実施品１における最大径の２６ｃｍの鍋を並置したときの間隔は２０ｍｍであって，「所定の間隔」として３０ｍｍが確保されていない点で相違する。
よって，本件発明と公然実施品には，前記相違点①及び②が存在するから，本件発明は，公然実施品１と同一ではない。
また，本件発明の課題は，東芝が新たに見出したものである。公然実施品１と公然実施品２には，課題が現れていないから，課題の共通性はない。さらに，ＩＨクッキングヒーターとガスコンロとは，求められる部品の構成，構造が基本的に相違しており技術分野が相違し，加熱手段であるガスバーナーをトッププレートで覆うことは技術的にあり得ないなどの技術的阻害要因があるから，公然実施品１に公然実施品２に開示された７５ｃｍのワイド幅を採用することについて，当業者は容易に想到しない。
以上によれば，本件発明は，公然実施品１と同一とも，公然実施品１に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものともいえないから，被告が主張する無効理由は成り立たない。
(ｲ)公然実施品２に基づき進歩性を欠くものであるか本件発明と公然実施品２とは，被告主張のとおりの相違点が存在するが，前記(ｱ)と同様に，ガスコンロとＩＨクッキングヒーターには，技術分野の相違や技術的阻害要因があるから，公然実施品２に公然実施品１の構成を採用することについて，当業者は容易に想到しない。
以上によれば，本件発明は，本件出願日当時，当業者が公然実施品２に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえないから，被告が主張する無効理由は成り立たない。
⑶争点３（損害の発生の有無及びその額）
【原告の主張】
ア損害賠償請求権の譲渡
原告は，平成２７年３月１３日，東芝から，同社の第三者に対する本件特許権の侵害を理由とする損害賠償請求権の譲渡を受けた。東芝は，その後，被告に対し，同債権譲渡に係る通知をした。
イ被告は，別紙２被告製品関連製品目録に記載のとおり，平成１９年１月１日から平成２８年１２月３１日までの間に，被告製品関連製品を製造し，販売して，合計７２６億円を売り上げた。特許法１０２条３項に基づいて本件特許権の実施につき特許権者が受けるべき金銭の額は，売上高の１パーセントを下らないので，被告の同行為により，本件特許権の特許権者が受けた損害額の合計は，少なくとも７億２６００万円であり，原告はこの一部である４億円を請求する。
ウ弁護士費用
本件の訴訟追行に要する弁護士費用は，４０００万円が認められるべきである。
エ小括


よって，原告は，被告に対し，本件特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき，７億２６００万円の一部である４億円及び弁護士費用４０００万円の合計額並びにこれに対する不法行為後の日である平成２９年４月１２日から支払済みまでの民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。
【被告の主張】
否認し，争う。
第３当裁判所の判断
１本件発明の意義について
⑴本件明細書等の発明の詳細な説明の記載
本件明細書等の発明の詳細な説明は，概要，次のとおりであり，図４及び５は，別紙５本件明細書等の図面記載２及び３のとおりである（甲１５，１９）。
ア技術分野
「【０００１】
本発明は，被加熱物をトッププレート上に載置した調理容器を介して加熱調理する加熱調理器に関する。」
イ背景技術
「【０００２】
従来，加熱調理器は，例えば図４，５に示す複数口（ここでは３口タイプ）のドロップインタイプのものでは，説明は略すがロースタ機能や加熱手段，冷却ファン等の駆動機構部を要するケース本体１と，この上部を覆うように設けられたトッププレート２とから概略構成されている。この場合，トッププレート２の周縁部にはフレーム３が被着されて天板４として構成され，従ってトッププレート２の周縁部はフレーム３により一部覆われた（以下，係り代と称する）構成にある。また，前記加熱手段としては，例えば誘導加熱コイルからなる左右に並設された加熱手段５，６と，これらの奥方中央にニクロム線によるラジエントヒータからなる加熱手段７を配設していて，これらはいずれもほぼ円形状に形成されている。
【０００３】
しかして，上記加熱手段５，６，７に近接して上方に位置する前記トッププレート２には，各加熱手段５，６，７の円形状外殻線より若干径大としたリング状枠を表示してなる各加熱部８，９，１０を左右及び中央部位に夫々印刷表示により形成していて，図示しない鍋等の調理容器を有効に加熱できる領域として使用者に示し便宜を図っている。尚，左右の加熱手段５，６の直径であるコイル径Ｌは，通常いずれも１８０ｍｍを採用していて，従って上記リング状枠たる左右の加熱部８，９は，これより径大に設定している（詳細は後述する）。」
「【０００５】
具体的にトッププレート２としては，図４に示すように周縁部のフレーム３による係り代を除く有効な横幅寸法Ｖを５５０ｍｍとしており，従って上記フレーム３の左右及び前方における幅寸法Ｗは各々２５ｍｍとしている。そして，このトッププレート２の各加熱部のうち，左右に並設された加熱部８，９には，適用できる調理容器として最大径の例えば鍋（図示せず）を並置可能としている。今，鍋の最大径をＵとすると，左右に配設された加熱部８，９に載置された鍋が容易に触れない所定の間隔Ｔを存して並置されたとき，各鍋がトッププレート２の左右端部からはみ出さない寸法に設定される。尚，図４中には，鍋の最大径Ｕは，左右の加熱部８，９の領域を示すリング状枠と同径としており，これを図示しない鍋の外殻とみなすことができる。
【０００６】
しかして図４には，トッププレート２の中心線αは左右横幅の中央部をも示し，また左右の加熱部８，９の中心線βは，これに対応する誘導加熱コイルからなる加熱手段８，９の中心部でもあり，この間のピッチ寸法たるコイルピッチＳは，上記所定の間隔Ｔを確保した上で求められる。この例では，通常中央部の間隔Ｔを３０ｍｍとした上でコイルピッチＳを２８５ｍｍとし，鍋の最大径Ｕを２５５ｍｍ（Ｕ＝Ｓ－Ｔ）と設定している。この結果，各鍋の外郭からトッププレート２の各左右端部までの各最短距離Ｒは，５ｍｍの余裕としており，トッププレート２の奥行寸法Ｍが４３９ｍｍ，そして鍋の外殻から前端部までの最短距離Ｎが２７．５ｍｍと比較的余裕があるものの，左右方向に余裕がないため上記鍋の最大径Ｕとしてはこれが許容される実用上の限界であると言える。
【０００７】
尚，上記鍋の間隔Ｔ（３０ｍｍ）の根拠としては，左右に並置した鍋の取手が他方の鍋の側面に当接したり，或は当接しない位置にあっても近接した取手を掴み難くて取扱い難いなどの理由から設定されている。」
「【０００８】
斯くして，上記最大径Ｕの鍋を左右に並置して実使用する場合，トッププレート２上において，中央部では所定の間隔Ｔ（３０ｍｍ）を有するのに対し，左右端部側では最短距離Ｒ（５ｍｍ）と余裕がなく，このため鍋が左右方向にはみ出すおそれがあり，或はトッププレート２を超えて吹きこぼれや飛び散りにより周辺を汚すおそれもある。特にドロップインタイプでは，キッチンのカウンタートップ１１上面と，トッププレート２の載置面とは，使い勝手及び意匠的な観点から段差を極力小さくしたり，ほぼ同一面とする平坦状をなしている。このため，鍋が左右にはみ出しても載置状態に特に大きな変化もなく見過ごすおそれがあり，延いては鍋の位置ずれを招き加熱効率が低下したり，はみ出した鍋が他のものと接触して加熱する不具合も懸念される。
【０００９】
のみならず，カウンタートップ１１上にある各種の調理器具や小物部品等がトッププレート２側に移動し易く，この場合では上記したように加熱部８，９が近接しているので，誤って加熱してしまうなどの可能性もある。また，キッチンではカウンタートップ１１に置かれた食器棚等の側壁が，トッププレート２の左右のいずれか一方の端部に近接して配置されるケースも考えられ，このようなスペース制約を受けた設置条件の場合には鍋が食器棚に触れたり，鍋の取手が掴み難くて取扱い性が低下するなどの不具合が考えられる。」
ウ発明が解決しようとする課題
「【００１１】
解決しようとしている問題点は，径大な鍋などの調理容器をトッププレート上に左右並置する場合，該トッププレート上から左右方向にはみ出し易くて周辺に吹きこぼれや飛び散りを招き易く，延いては不具合な加熱形態を招いたり，また左右端部にスペース制約を受ける設置条件にある場合には，調理容器の取扱い性も低下するなどの難点を有する。」
エ課題を解決するための手段
「【００１２】


上記問題点を解決するために，本発明の加熱調理器は，ドロップインタイプの加熱調理器であって，横幅寸法を５６０ｍｍ以下に設定したケース本体内に左右に配設され被加熱物を調理容器を介して加熱する複数の誘導加熱コイルと，この複数の誘導加熱コイルの下方に設けられたロースタと，前記誘導加熱コイル及びロースタの上方を覆うように設けられたトッププレートとその周縁部に装着したフレームとからなる天板とを備え，前記フレームの係り代を除く横幅寸法を７００ｍｍ以上に設定した前記トッププレートには，前記誘導加熱コイルと対応する左右位置に前記調理容器を載置する加熱部を設けるとともに，これら加熱部に前記調理容器を所定の間隔を存して並置可能とする最大径の調理容器を載置したとき，この所定の間隔より該調理容器の外殻から前記トッププレートの前記フレームの係り代を除く左右端部までの距離を長くなる構成としたことを特徴とする（請求項１の発明）。」
「【００１４】
そして，上記請求項１記載のものにおいて，ドロップインタイプの構成にあって，ケース本体の横幅寸法を５６０ｍｍ以下，及び前記フレームの係り代を除くトッププレートの横幅寸法を７００ｍｍ以上に設定したことを特徴とする（請求項１の発明）。」
オ発明を実施するための最良の形態
「【００２１】
尚，上記加熱部２８～３０は，図示しない調理容器を有効に加熱する載置領域であることを示すもので，後述する加熱手段より径大に表示してあるとともに，特に，このうちの手前左右の加熱部２８，２９たるリング状枠の径寸法は，許容される最大径の調理容器として例えば鍋の径寸法（図１に符号Ｋで示す）を兼ねて表しており，その配置関係等の詳細については後述する。」
「【００２８】
上記のように，鍋を載置するトッププレート２２の横幅寸法Ｂを大きくしたことにより，本実施例における要部の配置関係は図１に示す通りである。まず，少なくとも左右の加熱部２８，２９の径寸法は，例えば３００ｍｍに設定されていて，これは上記したように許容される最大の鍋径Ｋと共通としており，従来の最大の鍋径Ｕ２５５ｍｍより径大化されている。一方，これと対応する左右の加熱手段３４，３５の径寸法たるコイル径Ｌは，従来と同じく共に１８０ｍｍとしていて，従来と同じ横幅寸法Ｙ（５４３ｍｍ）のケース本体２１内にコンパクトに配設されている。
【００２９】
ここで，上記した許容される最大の鍋径Ｋの定義について述べると，鍋の大きさは左右の加熱部２８，２９上に，所定の間隔寸法Ｔを確保した上で並置可能であることを前提条件としている。しかして，トッププレート２２の中心線αで示す中央部に，上記鍋の間隔寸法Ｔとして３０ｍｍを確保しつつ，左右の加熱手段３４，３５の中心線βで示すコイルピッチＣが３３０ｍｍとする本実施例では，鍋径Ｋは従来の約２０％アップの３００ｍｍと設定することができる（Ｋ＝Ｃ－Ｔ）。従って，この鍋径Ｋと同径とするリング状枠である左右の加熱部２８，２９も，中央部に所定の間隔寸法Ｔたる３０ｍｍを介して左右にほぼ均等配分された位置に形成されている。
【００３０】
ただし，上記鍋径Ｋが許容される最大径と最終決定するには，本実施例では上記径大化に加えて従来不十分であった左右端部方向における距離的余裕を確保して決定される。
因みに，中央部における所定の間隔寸法Ｔ３０ｍｍに対し，鍋径Ｋたる鍋の外殻から左右端部までの最短距離Ｄは４２ｍｍと大きく設定され（Ｔ＜Ｄ），即ち最大とする鍋径Ｋの鍋が左右に並置されてもトッププレート２２の左右端部には，中央部の鍋間より長い距離が確保されている。」
「【００３２】
尚，本実施例ではトッププレート２２の奥行寸法Ｇが４０６ｍｍであるのに対し，左右に配置された加熱部２８，２９の中心から前端部までの距離Ｈは１８２ｍｍで，各加熱部２８，２９，従って加熱手段３４，３５も若干前方寄りに配設され，中央の奥方の加熱部３０及び加熱手段３６の設置スペースを有効に確保する一方，最大鍋径Ｋ（加熱部２８，２９と同径に図示）の鍋の外殻から前端部までの最短距離Ｊにおいても３２ｍｍを確保しており，所定の間隔Ｔよりも長くしていて，前端部方向においても距離的に十分な余裕を確保している。」
カ発明の効果
「【００１５】
本発明の加熱調理器は，請求項１によれば，トッププレート上に所定の間隔を存して最大径の調理容器を載置したとき，この所定の間隔より該調理容器の外殻から前記トッププレートの左右端部までの距離を長くする構成としたので，業界標準となっている限られた寸法内にロースタを一体に組み込んだケース本体を落とし込んで配置するような加熱調理器においても，所定の間隔を確保した上で許容される最大径の調理容器が，トッププレート上から左右方向にはみ出るのを抑えて不具合な加熱形態を回避するとともに，左右端部に余裕ができて調理容器の取扱いに支障を来すこともない。」
⑵本件発明の概要


前記第２の２前提事実⑵ウの特許請求の範囲の記載及び前記⑴の本件明細書等の記載によれば，本件発明の概要は，次のとおりであると認められる。ア本件発明は，被加熱物をトッププレート上に載置した調理容器を介して加熱調理する加熱調理器（調理用ＩＨクッキングヒーター）に関する。（【０００１】）イ従来の加熱調理器においては，トッププレートの加熱部のうち，左右に併設された加熱部に，最大径の鍋（２５５ｍｍ）を並置して使用する場合，トッププレート中央部に，鍋の間隔として所定の間隔（３０ｍｍ）を有するのに対し，鍋の外殻から左右端部までの距離（５ｍｍ）は余裕がなく（【０００２】，【０００３】，【０００５】～【０００８】），このため，調理容器がトッププレート上から左右方向にはみ出し易く，また，周辺に吹きこぼれや飛び散りを招き易く，ひいては不具合な加熱形態を招いたり，左右端部にスペース制約を受ける設置条件にある場合には，調理容器の取扱性が低下するなどの課題があった（【０００８】，【０００９】，【００１１】）ところ，本件発明は，加熱部に前記調理容器を所定の間隔を存して並置可能とする最大径の調理容器を載置したとき，この所定の間隔より該調理容器の外殻からトッププレートのフレームの係り代を除く左右端部までの距離を長くなる構成としたことによって，業界標準となっている限られた寸法内にロースタを一体に組み込んだケース本体を落とし込んで配置するような加熱調理器においても，最大径の調理容器がトッププレート上から左右方向にはみ出るのを抑えて不具合な加熱形態を回避するとともに，調理容器の外殻から左右端部までの距離に余裕ができて調理容器の取扱いに支障を来すこともないという効果（【００１５】）を得ることができるようにしたものである。
２争点１（被告製品関連製品は構成要件Ｅを充足するか）について⑴「調理容器の外殻」及び「最大径の調理容器」の意義構成要件Ｅのうち，「調理容器の外殻」及び「最大径の調理容器」の意義について検討する。
上記各文言は，調理容器との関係をもって加熱調理器の構成を示すものであり，文言のみから一義的にその意義を明らかにすることができないことから，本件明細書等の発明の詳細な説明の内容を考慮して検討する必要がある。そこで，１⑴においてみたとおりの本件明細書等の記載を考慮すると，本件明細書等（【０００３】，【０００５】，【００２１】，【００２８】，【００２９】，【００３０】，【００３２】）には，リング状枠はトッププレート上に印刷表示され，調理容器を有効に加熱できる領域として使用者に示されるものであること（【０００３】），リング状枠は加熱部の領域を示し，鍋の最大径と同径で，鍋の外殻を表すものであること（【０００５】，【００２１】）及び加熱部は最大の鍋径と同径で，リング状枠であること（【００２８】，【００２９】）が示され，これ以外に，上記各文言の意義の解釈を導くような説明がされていることは認められない。そうすると，「最大径の調理容器」は，トッププレート上に印刷表示され左右の加熱部の領域を示し，また，リング状枠と同径のものであり，また，「調理容器の外殻」と一致するものであると解するのが一般的かつ自然である。
この点，被告は，構成要件Ｅの内容は不特定であるなどと主張するが，同主張は，前記認定に照らし採用することができない。
⑵被告製品関連製品の構成
ア原告は，別紙３被告製品説明書（原告）において，被告各製品は，「左ＩＨヒーター及び右ＩＨヒーター上で，調理容器の鍋底全体を加熱できる最大径である直径２６ｃｍの領域を示す外殻線１１，１２」という構成を有し，これが「調理容器の外殻」であり「最大径の調理容器」である旨主張する。そして，被告各製品を除く被告製品関連製品も被告各製品と同様の構成を有する旨主張する。イしかしながら，前記⑴において認定したとおり，「調理容器の外殻」及び「最大径の調理容器」は，トッププレート上に印刷表示された加熱部及び有効加熱領域の領域を示すリング状枠と同径のものであるところ，原告の主張する外殻線１１，１２は，原告において付しているものにすぎず，トッププレート上に表示されているものではないから，これらを「調理容器の外殻」又は「最大径の調理容器」であるとみることはできない。そして，本件全証拠によっても，被告各製品には，加熱部及び有効加熱領域を示す直径２６ｃｍのリング状枠が表示されているとは認められず，加熱部及び有効加熱領域を示すリング状枠と同径である「調理容器の外殻」及び「最大径の調理容器」が直径２６ｃｍであると認めることもできない。原告は，「調理容器の外殻」は，鍋底の最大径であり，被告は被告各製品において鍋底が直径２６ｃｍまでの鍋を使用することができる旨説明しているから，被告各製品の「最大径の調理容器」は２６ｃｍのものであると主張する。しかしながら，被告において上記のように説明することが，被告各製品で使用可能な最大径の鍋底を示すものといえるか否かについてひとまず措くとしても，前記⑴において認定したとおり，「調理容器の外径」及び「最大径の調理容器」と同一であるリング状枠及び有効加熱領域は，トッププレートに表示される必要があるのであって，表示されていない有効加熱領域に基づく原告の主張はその前提を欠き失当である。
⑶小括
以上のとおり，被告各製品は，原告主張の「調理容器の鍋底全体を加熱できる最大径である直径２６ｃｍの領域を示す外殻線」という構成を有するとは認められないから，この外殻線を前提に被告各製品が構成要件Ｅを充足するという原告の主張は採用できず，ほかにこれを認めるに足りる証拠もない。また，被告各製品を除く被告製品関連製品が構成要件Ｅを充足することを認めるに足りる証拠もない。したがって，その余の点について判断するまでもなく，被告製品関連製品は，構成要件Ｅを充足しないから，本件発明の技術的範囲に属すると認めることはできない。
３結論
以上によれば，その余の争点につき検討するまでもなく，原告の請求には理由がないから，いずれも棄却することとして，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第２９部
裁判長裁判官
山田真   紀
裁判官
棚橋知   子
裁判官
西山芳   樹
（別紙１）
被告    製品    目録
製品の名称      日立ＩＨクッキングヒーター
製品番号１    ①ＨＴ－Ｋ２００ＨＴＷＦ
②ＨＴ－Ｋ２００ＸＴＷＦ


③ＨＴ－Ｋ３００ＨＴＷＦ
④ＨＴ－Ｋ３００ＸＴＷＦ
⑤ＨＴ－Ｊ２００ＨＴＷＦ
⑥ＨＴ－Ｊ２００ＸＴＷＦ
⑦ＨＴ－Ｊ３００ＨＴＷＦ
⑧ＨＴ－Ｊ３００ＸＴＷＦ
製品番号２    ⑨ＨＴ－Ｋ１００ＨＴＷＦ
⑩ＨＴ－Ｋ１００ＸＴＷＦ
⑪ＨＴ－Ｋ８ＳＴＷＦ
⑫ＨＴ－Ｋ９ＨＴＷＦ
⑬ＨＴ－Ｋ９ＸＴＷＦ
⑭ＨＴ－Ｊ１００ＨＴＷＦ
⑮ＨＴ－Ｊ１００ＸＴＷＦ
⑯ＨＴ－Ｊ８ＳＷＦ
⑰ＨＴ－Ｊ８ＳＴＷＦ
⑱ＨＴ－Ｊ８ＳＷ
⑲ＨＴ－Ｊ８ＳＴＷ
以上
（別紙２）
被告    製品    関連    製品    目録
製品番号販売期間と合計額
ＨＴＷ－４ＷＦＳ
（以上１製品）
２００７年の１年間
合計３億円
ＨＴＢ－Ａ８ＷＳ
ＨＴＢ－Ａ８ＷＦＳ
ＨＴＢ－Ａ９ＷＳ
ＨＴＢ－Ａ９ＷＦＳ
（以上４製品）
２００７～２００８年までの２年間
合計２４億円
ＨＴ－Ａ９ＴＷＳ
ＨＴ－Ａ９ＴＷＦＳ
ＨＴ－Ａ２０ＷＳ
ＨＴ－Ａ２０ＷＦＳ
（以上４製品）
２００７～２００９年までの３年間
合計３６億円
ＨＴ－Ｂ８ＷＦＳ
ＨＴ－Ｂ８ＷＳ
ＨＴ－Ｂ９ＴＷＳ
ＨＴ－Ｂ９ＴＷＦＳ
ＨＴ－Ｂ１０ＴＷＳ
ＨＴ－Ｂ１０ＴＷＦＳ
（以上６製品）
２００７～２０１０年までの４年間
合計５４億円
ＨＴ－Ｃ８ＷＳ
ＨＴ－Ｃ８ＷＦＳ
ＨＴ－Ｃ９ＴＷＳ
ＨＴ－Ｃ９ＴＷＦＳ
２００８～２０１１年までの４年間
合計７２億円
ＨＴ－Ｃ１０ＴＷＳ
ＨＴ－Ｃ１０ＴＷＦＳ
ＨＴ－Ｃ２０ＴＷＳ
ＨＴ－Ｃ２０ＴＷＦＳ
（以上８製品）
ＨＴ－Ｄ８ＷＳ
ＨＴ－Ｄ８ＷＦＳ
ＨＴ－Ｄ８ＴＷＳ
ＨＴ－Ｄ８ＴＷＦＳ
ＨＴ－Ｄ９ＴＷＳ
ＨＴ－Ｄ９ＴＷＦＳ
ＨＴ－Ｄ１０ＴＷＳ
ＨＴ－Ｄ１０ＴＷＦＳ
ＨＴ－Ｄ２０ＴＷＳ
ＨＴ－Ｄ２０ＴＷＦＳ
（以上１０製品）
２００９～２０１２年までの４年間
合計９０億円
ＨＴ－Ｅ８ＷＳ
ＨＴ－Ｅ８ＷＦＳ
ＨＴ－Ｅ８ＴＷＳ
ＨＴ－Ｅ８ＴＷＦＳ
ＨＴ－Ｅ９ＴＷＳ
ＨＴ－Ｅ９ＴＷＦＳ
ＨＴ－Ｅ１０ＴＷＳ
ＨＴ－Ｅ１０ＴＷＦＳ
ＨＴ－Ｅ２０ＴＷＳ
ＨＴ－Ｅ２０ＴＷＦＳ
２０１０～２０１３年の４年間
合計９０億円
（以上１０製品）
ＨＴ－Ｆ８ＷＳ
ＨＴ－Ｆ８ＷＦＳ
ＨＴ－Ｆ８ＴＷＳ
ＨＴ－Ｆ８ＴＷＦＳ
ＨＴ－Ｆ９ＴＷＳ
ＨＴ－Ｆ９ＴＷＦＳ
ＨＴ－Ｆ１０ＴＷＳ
ＨＴ－Ｆ１０ＴＷＦＳ


ＨＴ－Ｆ２０ＴＷＳ
ＨＴ－Ｆ２０ＴＷＦＳ
（以上１０製品）
２０１１～２０１４年の４年間
合計９０億円
ＨＴ－Ｇ８ＷＳ
ＨＴ－Ｇ８ＷＦＳ
ＨＴ－Ｇ８ＴＷＳ
ＨＴ－Ｇ８ＴＷＦＳ
ＨＴ－Ｇ９ＴＷＳ
ＨＴ－Ｇ９ＴＷＦＳ
ＨＴ－Ｇ１０ＴＷＳ
ＨＴ－Ｇ１０ＴＷＦＳ
ＨＴ－Ｇ２０ＴＷＳ
ＨＴ－Ｇ２０ＴＷＦＳ
（以上１０製品）
２０１２～２０１５年までの４年間
合計９０億円
ＨＴ－Ｈ８ＳＴＷ
ＨＴ－Ｈ８ＳＴＷＦ
ＨＴ－Ｈ８ＳＷ
２０１３～２０１６年までの４年間
合計９０億円
ＨＴ－Ｈ８ＳＷＦ
ＨＴ－Ｈ１００ＨＴＷＦ
ＨＴ－Ｈ１００ＸＴＷＦ
ＨＴ－Ｈ２００ＨＴＷＦ
ＨＴ－Ｈ２００ＸＴＷＦ
ＨＴ－Ｈ３００ＨＴＷＦ
ＨＴ－Ｈ３００ＸＴＷＦ
（以上１０製品）
ＨＴ－Ｊ１００ＨＴＷＦ
ＨＴ－Ｊ１００ＸＴＷＦ
ＨＴ－Ｊ２００ＨＴＷＦ
ＨＴ－Ｊ２００ＸＴＷＦ
ＨＴ－Ｊ３００ＨＴＷＦ
ＨＴ－Ｊ３００ＸＴＷＦ
ＨＴ－Ｊ８ＳＴＷ
ＨＴ－Ｊ８ＳＴＷＦ
ＨＴ－Ｊ８ＳＷ
ＨＴ－Ｊ８ＳＷＦ
（以上１０製品）
２０１４～２０１６年の３年間
合計６０億円
ＨＴ－Ｋ８ＳＴＷＦ
ＨＴ－Ｋ９ＨＴＷＦ
ＨＴ－Ｋ９ＸＴＷＦ
ＨＴ－Ｋ１００ＨＴＷＦ
ＨＴ－Ｋ１００ＸＴＷＦ
ＨＴ－Ｋ２００ＨＴＷＦ
ＨＴ－Ｋ２００ＸＴＷＦ
２０１５年，２０１６年の２年間
合計２７億円
ＨＴ－Ｋ３００ＨＴＷＦ
ＨＴ－Ｋ３００ＸＴＷＦ
（以上９製品）
総合計７２６億円
以上
（別紙３）
被告製品説明書（原告）
１物件の平面状態の説明（図１）
ドロップインタイプのＩＨクッキングヒーターである。プレートワク２で囲まれたトッププレート１上に，下部に配置される３つのヒーターの位置を示す左ＩＨヒーター位置マーク３，右ＩＨヒーターマーク４，及び中央ヒーター位置マーク５が表示されている。
各位置マーク３，４，５は，それぞれトッププレート１の直下であってケース１０内に配置される左ＩＨヒーター，右ＩＨヒーター，中央ヒーターの位置を示している。
左ＩＨヒーター及び右ＩＨヒーターのそれぞれの中央にあわせて，調理容器が載置される。左ＩＨヒーター及び右ＩＨヒーター上に載置される調理容器は，それぞれ鍋底形状が平らなもので，鍋底の全体を加熱できる最大の直径は２６ｃｍとされている。最大径の調理容器を載置した場合が外殻線Ｋである。左ＩＨ   ヒータ   ー上に   最大径   ２６ｃ   ｍの鍋   底の調   理容器   を載置   した場   合の鍋   外殻線１   １と右   ＩＨヒ   ーター   上に最   大径２   ６ｃｍ   の調理   容器を   載置し   た場合   の鍋外殻線１２との間の間隔は，被告製品１の場合には４ｃｍ，被告製品２の場合には７ｃｍである。
各外殻線とプレートワク２の内枠までの間隔Ｄは，被告製品１の場合には９ｃｍ，被告製品２の場合には７．５ｃｍである。
２物件の正面状態の説明（図２）
各ヒーターの下方にヒーターで加熱するオーブン８が設けられている。
３被告製品１の寸法の説明（図３）
トッププレート１のフレームの係り代を除く横幅寸法は７４０ｍｍである。被告製品１の幅は７４９ｍｍであり，奥行きは５０６．５ｍｍである。横方向の中心線から，左ＩＨヒーター位置マーク３，右ＩＨヒーター位置マーク４の中心までの距離は１５０ｍｍである。
左ＩＨヒーター位置マーク３，右ＩＨヒーター位置マーク４の直径は２００ｍｍであり，中央ヒーター位置マーク５の直径は１４０ｍｍである。ケース本体の横幅寸法は５４５ｍｍである。
４被告製品２の寸法の説明（図４）


平成２９年１２月６日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２７年(ワ)第２３０８７号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２９年１０月６日
判           決
原           告          塩野義   製薬株   式会社同訴訟   代理人   弁護士        大野聖二
小林英了
同訴訟   代理人   弁理士        田村   啓
品川永敏
落合   康
同補佐   人弁理   士      今野智介
被           告      ＭＳＤ   株式会   社同訴訟   代理人   弁護士        窪   田   英一郎
乾   裕介
今井優仁
中   岡   起代子
同訴訟復代理人弁護士        本阿弥   知   子同補佐   人弁理   士      矢   野   恵美子
主              文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
１被告は，別紙物件目録記載の製品を譲渡し，輸入し，又は譲渡の申出をしてはならない。
２被告は，その占有に係る前項記載の製品を廃棄せよ。３被告は，原告に対し，１０００万円及びこれに対する平成２７年８月２９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
４訴訟費用は被告の負担とする。
５仮執行宣言
第２事案の概要
１本件は，名称を「抗ウイルス剤」とする発明についての特許権（請求項の数３。以下「本件特許権」又は「本件特許」といい，特許請求の範囲請求項１ないし３の発明をそれぞれ「本件発明１」ないし「本件発明３」という。）を有する原告が，①被告が譲渡，輸入又は譲渡の申出を行っている別紙物件目録記載の製品（以下「被告製品」という。）は本件発明１の技術的範囲に属する，②（①と選択的に）被告製品は原告による訂正後の本件特許（以下，訂正後の特許請求の範囲請求項１ないし３の発明をそれぞれ「本件訂正発明１」ないし「本件訂正発明３」という。）の本件訂正発明２及び３の技術的範囲に属すると主張して，被告に対し，特許法１００条１項に基づく被告製品の譲渡，輸入又は譲渡の申出の差止めを求めるとともに，同条２項に基づく被告製品の廃棄を求め，さらに，不法行為に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権に基づき，実施料相当額１６億円のうち１０００万円及びこれに対する不法行為の後の日（本訴状送達の日の翌日）である平成２７年８月２９日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。２前提事実（当事者間に争いのない事実又は文中掲記した証拠により容易に認定できる事実）
(1)当事者
原告は，医薬品の製造・販売等を業とする株式会社である。被告は，医薬品の輸入・製造・販売等を業とする株式会社である。
(2)本件特許権
原告は，次の本件特許権を有している（以下，本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。）。
登録番   号第５２０７３９２号
発明の名称抗ウイルス剤
出願    日平成２１年３月１１日（特願２００９－５７６３５）原出願   日平成１４年８月８日（特願２００３－５２１２０２）優先    日平成１３年８月１０日（特願２００１－２４５０７１）平成１３年１２月５日（特願２００１－３７０８６０）平成１４年６月２８日（特願２００２－１９１４８３）
登録    日平成２５年３月１日
(3)本件発明１ないし３の内容
本件発明１ないし３に係る特許請求の範囲の記載は，以下のとおりである。
ア本件発明１
「式（Ｉ）：
【化１】
（式中，
ＲＡは式：
【化３】
（式中，Ｚ１及びＺ３はそれぞれ独立して単結合又は炭素数１～６の直鎖状若しくは分枝状のアルキレン；Ｚ２は単結合，－Ｓ－，－ＳＯ－，－ＮＨＳＯ２－，－Ｏ－又は－ＮＨＣＯ－；Ｒ１は置換されていてもよいフェニル，置換されていてもよい５～８員の芳香族複素環式基，置換されていてもよい炭素数３～６のシクロアルキル又は置換されていてもよいヘテロサイクル（「置換されていてもよい」の各置換基は，それぞれ独立して，アルキル，ハロアルキル，ハロゲンおよびアルコキシから選択される））で示される基；
Ｙはヒドロキシ；
Ｚは酸素原子；
ＲＣ及びＲＤは一緒になって隣接する炭素原子と共に５員又は６員のヘテロ原子を含んでいてもよい環を形成し，該環はベンゼン環との縮合環で
あってもよい；
ＲＣ及びＲＤが形成する環は，式：－Ｚ１－Ｚ２－Ｚ３－Ｒ１（式中，Ｚ１，Ｚ２，Ｚ３及びＲ１は前記と同意義である）で示される基で置換されていて
もよく；
さらに，ＲＣ及びＲＤが形成する環は，式：－Ｚ１－Ｚ２－Ｚ３－Ｒ１（式中，Ｚ１，Ｚ２，Ｚ３及びＲ１は前記と同意義である）で示される基で置換されている以外の位置で，アルキル，アルコキシ，アルコキシアルキル，ヒドロキシアルキル及びアルケニルからなる群から選択される置換基により置換されていてもよい。）
で示される化合物，その製薬上許容される塩又はそれらの溶媒和物を有効成分として含有する，インテグラーゼ阻害剤である医薬組成物。」
イ本件発明２
「ＲＣ及びＲＤは一緒になって隣接する炭素原子と共に５員又は６員のＮ原子を含む環を形成する，請求項１記載の医薬組成物。」
ウ本件発明３
「ＲＣ及びＲＤは一緒になって隣接する炭素原子と共に６員のヘテロ原子を含む環を形成する，請求項１記載の医薬組成物。」
(4)本件発明１の構成要件の分説
本件発明１を構成要件に分説すると，別紙「本件特許発明と被告製品の対比」の「２対比」のうち「構成要件」及び「請求項の記載」欄記載のとおりとなる。
(5)本件特許の訂正


原告は，平成２９年４月１３日，特許庁に対し，本件特許の特許請求の範囲を別紙「訂正後の特許請求の範囲」記載のとおり訂正する旨の訂正請求をした（以下「本件訂正」という。本件訂正後の本件発明１ないし３が本件訂正発明１ないし３である。なお，訂正によって追加された記載に下線を付した。）。（甲７３）
(6)本件訂正発明１ないし３の構成要件の分説
本件訂正発明１ないし３を構成要件に分説すると，別紙「本件訂正発明１～３と被告製品の対比」記載のとおりとなる。
(7)被告の行為
被告は，遅くとも本件特許の登録日である平成２５年３月１日以降現在に至るまで，被告製品を譲渡し，輸入し，又は譲渡の申出を行っている。
(8)被告製品の構造
被告製品の構造は，別紙「本件特許発明と被告製品の対比」の「１被告製品」記載のとおりである。
３争点
(1)本件発明１に係る特許権の侵害
ア被告製品の構成要件充足性
イ本件発明１に係る特許の無効
(ｱ)実施可能要件違反
(ｲ)サポート要件違反
(ｳ)拡大先願要件違反
(ｴ)新規事項追加
ウ本件訂正による対抗主張の成否
(ｱ)本件訂正による無効理由の解消の有無
(ｲ)被告製品の構成要件充足性
(ｳ)新たな無効理由の存否
(2)本件訂正発明２及び３に係る特許権の侵害（争点(1)と選択的）
(3)損害発生の有無及びその額
第３争点に関する当事者の主張
１争点(1)ア（被告製品の構成要件充足性）について
〔原告の主張〕
本件発明１と被告製品の対比は別紙「本件特許発明と被告製品の対比」の「２対比」記載のとおりであり，被告製品は本件発明１の技術的範囲に含まれる。
〔被告の主張〕
被告製品が本件発明１の構成要件ＡないしＣ及びＥないしＪを充足することは認め，構成要件Ｄを充足することは否認する。被告製品中「Ｙ」に相当する箇所はヒドロキシ（－ＯＨ）ではない。
２争点(1)イ(ｱ)（実施可能要件違反）について
〔被告の主張〕
(1)薬理データ等の不存在
本件発明１は式（Ｉ）のＲＡの部分がＮＨＣＯ基である構成（構成要件Ｂ）を有するものであるところ，そのようなＲＡの部分がＮＨＣＯ基である化合物で本件明細書に記載されているものは，「化合物Ｃ－７１」（本件明細書２１４頁）のみである。
この点，本件発明１はインテグラーゼ阻害剤（構成要件Ｈ）としてインテグラーゼ阻害活性を有するとされているところ，「化合物Ｃ－７１」がインテグラーゼ阻害活性を有することを示す具体的な薬理データ等は本件明細書に存在しない。すなわち，本件明細書においては「化合物－７１」を含む本件特許発明がインテグラーゼ阻害剤としての治療効果を有することについて，十分な説明がされていない。
原告は，本件特許の特許請求の範囲に記載された化合物（以下「本件特許化合物」という。）についての薬理データ等が存在しないとしても，本件特許の優先日（以下「本件優先日」という。）当時の技術常識と本件明細書の記載を参酌すれば，当業者は，本件特許化合物がインテグラーゼ阻害活性を有することを容易に理解し得たと主張するが，以下のとおり，原告の主張は理由がない。
ア本件優先日当時の技術常識は，①抗ウイルス活性を有するインテグラーゼ阻害剤としてキレーター構造を有する化合物が有望とされていた，②インテグラーゼ阻害活性を有すると考えられていたある種の化合物は，そのキレーター構造がインテグラーゼの活性中心に存在する２価の金属イオンにキレートすることにより，インテグラーゼ阻害活性を発現している可能性がある，③ＨＩＶのインテグラーゼの活性中心に存在する金属イオンの数は二つである可能性がある，というものにとどまる。イ本件優先日当時の当業者は，二つの化学構造が類似しているようであっても，それらの間のわずかな相違点が，当該化合物の活性や薬理作用に大きな影響を与えることがしばしばあることを認識していた。特に，インテグラーゼ阻害剤の場合は，強いインテグラーゼ阻害活性と同活性の完全な喪失との間の違いが，わずかに１個の原子や置換基によってもたらされ得ることが知られていた（甲２６，乙１１，１５，１９）。原告は，出願当初の包括的な化合物（以下「本件発明化合物」という。）の基本的な構造を有すれば，それ以外の構造が変わってもインテグラーゼ阻害活性を有すると合理的に予測することができると主張するが，２メタルキレーター構造と末端に環構造を有する置換基を備える化合物でもインテグラーゼ阻害活性を有しないものは多数存在する。例えば，①甲博士の宣誓書（乙１１）に記載された化合物１７種類は，２メタルキレーター構造と末端に環構造を有する置換基を備えたものであるが，このうち１５種類（うち＃６，７，９～１１は，本件特許化合物）はインテグラーゼ阻害活性を示さず，②Hazudaらにより平成９年（１９９７年）に発表された文献（乙２０）に記載された化合物（８）は２メタルキレーター構造であるが，インテグラーゼ阻害活性を示さず，③Hazudaらにより平成１２年（２０００年）に発行された文献（甲４の９）に記載された化合物Ｌ－７３１，９４２は，キレーター構造及び末端に環構造を有する置換基を備えた化合物であるが，インテグラーゼ阻害活性が大幅に劣っており，④国際公開ＷＯ０１－１７９６８（甲４の１１）に比較例として記載されている化合物Ｘ－１～３は，いずれもキレーター構造及び末端に環構造を有する置換基を備えた化合物であるが，インテグラーゼ阻害活性を示さなかった。
本件明細書には，本件発明化合物が「２メタルキレータータイプ」のインテグラーゼ阻害剤である旨の記載はない。前記のとおり，インテグラーゼ阻害剤の分野では，わずかな化学構造の違いでもインテグラーゼ阻害活性の有無に影響をもたらすことが知られていたのであるから，本件特許化合物とは異なるわずか２７種類の本件発明化合物について酵素アッセイの試験結果が記載されていたとしても，その試験結果から，当業者が本件特許化合物全て（約１０１８個）がインテグラーゼ阻害活性を有すると認識したとは考えられない。


ウ原告は，本件特許化合物の具体例である「化合物Ｃ－７１」の構造は，本件明細書において薬理データが示されている「化合物Ｃ－２６」の構造と非常に類似していると主張するが，本件特許化合物が有するアミド中の－ＮＨ－の部分は，水素結合可能な基であり，インテグラーゼはタンパク質であり，水素結合可能なサイトを多数有する。このため，水素結合可能な基が導入された本件特許化合物は，このような基を有しない化合物と異なる態様でインテグラーゼと相互に作用するであろうことは，当業者であれば当然に予測し得る。
エ原告は，本件特許の原出願（以下「本件出願」という。）後に本件特許化合物の薬理データを提出するが，明細書に薬理試験結果等の客観的な裏付けとなる記載が全くないような場合にまで，出願後に提出した薬理試験結果等を考慮することは，特許発明の内容を公開したことの代償として独占権を付与するという特許制度の趣旨に反する。本件発明１の実施可能要件の充足性の判断において，本件特許出願後に示された薬理試験結果を考慮することは許されない。
(2)細胞アッセイの不実施
当業者は，遅くとも本件優先日当時，インテグラーゼ阻害剤の候補となる化合物のＨＩＶインテグラーゼ阻害を意味のある生理条件的に有益な方法で調べるためには酵素アッセイのみならず細胞アッセイも必須であるという認識を共有していた。そして，酵素アッセイは，試験の対象となる化合物を選択するための出発点にすぎず，同化合物の阻害活性の可能性を調べる上では十分ではないと認識されていた。
しかるに，本件発明１についてみると，本件明細書には酵素アッセイが行われたことは記載されているものの，進んで細胞アッセイが行われたことは全く示されていないため，本件明細書に接した当業者は，そこに記載された化合物が実際にインテグラーゼ阻害剤である医薬組成物として効果を有するのか判断することもできず，また判断することもなかった。
(3)小括
以上によれば，本件明細書の記載は，本件発明１を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載したものではなく，本件発明１に係る特許は特許法３６条４項１号の規定に違反してされたものである。
したがって，本件発明１に係る特許は特許無効審判により無効とされるべきものである（特許法１０４条の３第１項，１２３条１項４号）。
〔原告の主張〕
(1)薬理データ等の不存在について
被告の主張の根拠は，本件特許化合物の薬理データが本件明細書に記載されていないことにある。
しかし，以下のとおり，本件特許化合物そのものの薬理データは本件明細書に記載されていないものの，本件明細書には，本件発明化合物の薬理データが豊富に存在しており，本件優先日当時の技術常識及び本件明細書全体の記載を参酌すれば，当業者は，本件特許化合物がインテグラーゼ阻害活性を有すると理解できた。
ア本件優先日当時，①ＨＩＶインテグラーゼの活性中心に金属イオンを有し，その金属イオンの数は２個であるとの考えが広く知られていた（甲４の５，４の１２～１５，甲２６，２８），②インテグラーゼ阻害剤としてキレータータイプが有望であった（甲４の６，４の７，甲２５～２７），③キレータータイプのインテグラーゼ阻害剤の多くは，キレーター部分に加えて，末端に環構造を有する置換基を有していた（甲４の８～１１，甲２５），との技術常識が存在した。
イこうした本件優先日当時の技術常識をもって本件明細書に接した当業者であれば，本件明細書に開示された種々の本件発明化合物が，背面の環状構造により配位原子が同方向に連立した２核架橋型３座配位子構造（２メタルキレーター構造）と末端に環構造を有する置換基とを特徴として，インテグラーゼの活性中心に存在する二つの金属イオンに配位結合する化合物であることを容易に理解できたものと考えられる。そして，キレート配位結合の結合力が強力であることも本件優先日当時の技術常識であったから，本件明細書を見た当業者は，背面の環状構造により配位原子が同方向に連立した２メタルキレーター構造と末端に環構造を有する置換基という本件発明化合物の基本的な構造を有すれば，それ以外の自由度の高い構造が変わってもインテグラーゼ阻害活性を有すると合理的に予測することができた。
これに対し，被告は，２メタルキレーター構造と末端に環構造を有する置換基を備える化合物でもインテグラーゼ阻害活性を有しないものは多数存在し，そのことは，本件優先日当時の技術常識であったと主張する。しかし，被告が例示するもののうち，①乙１１の化合物については，わざわざ活性が出にくい構造を選択して合成したものであり，②乙２０の化合物（８）は２メタルキレーター構造であるが，本件発明化合物の基本構造を有しないものであり，③甲４の９の化合物Ｌ－７３１，９４２は，インテグラーゼ阻害活性を示しており，④甲４の１１の化合物Ｘ－１～３は，１メタルキレーター構造である。このため，被告の主張する上記化合物は，いずれも，２メタルキレーター構造と末端に環構造を有する置換基を備える化合物がインテグラーゼ阻害活性を有することを否定するに足りるものではない。
ウさらに，本件明細書には，本件特許化合物の実施例について薬理データがないとしても，上記と同様の基本構造を有する本件発明化合物について，薬理データが豊富に存在していた。特に，本件特許化合物の具体例である「化合物Ｃ－７１」の構造は，本件明細書において薬理データが示されている「化合物Ｃ－２６」の構造と非常に類似している。両者の差異は，「化合物Ｃ－７１」のＲＡがアミド型であるのに対し，「化合物Ｃ－２６」のＲＡが非置換の窒素原子を含む芳香族複素環である点のみである。「化合物Ｃ－７１」のアミドと「化合物Ｃ－２６」の芳香族複素環（具体的には，１，３，４－オキサジアゾール）は，いずれも配位子として機能することが知られており，当業者であれば，「化合物Ｃ－７１」も「化合物Ｃ－２６」と同様にインテグラーゼ阻害活性を有すると理解することができた。


被告は，アミド基Ｃ（＝Ｏ）－ＮＨのうち，－ＮＨ－の部分がインテグラーゼの水素結合可能なサイトと水素結合を形成し得るからアミド基中の酸素原子によるキレート結合が失われる可能性があると主張するが，一般にキレート結合を形成する配位結合がイオン結合や水素結合よりもはるかに強力な結合力を示すことは本件優先日当時の技術常識であった（甲３０の１，２）。また，アミドと１，３，４－オキサジアゾールは，バイオアイソスターとして相互に置換可能であることも，本件優先日当時の技術常識であったのであるから（甲６７），当業者が被告の主張するような理解をするとは考えられない。
エ本件発明化合物については，そのインテグラーゼ阻害活性が確認されている。すなわち，本件特許化合物のうち３個については，本件出願の審査経過において薬理データが提出され，更に１２個の本件特許化合物について薬理データが提出されている。また，本件明細書に記載された製造例化合物（２４８個）に加え，１２０個の本件発明化合物についての薬理データも提出されている。このように，合計３８３個の本件発明化合物について，インテグラーゼ阻害活性を有することが確認されており，本件明細書に記載された特徴を備えていれば，多種多様の構造の化合物について共通して活性が得られることは明らかである。これらの薬理試験データは，本件出願後のものであるが，本件明細書の記載から当業者が容易に理解できる本件特許化合物の薬理作用を実験的に追認するものにすぎず，その追認実験も当業者にとって格別の困難を伴うものではないので，実施可能要件を判断する上で参酌することが許される。
(2)細胞アッセイの不実施について
インテグラーゼに対する被験化合物の阻害活性を直接確認できる方法は，本件明細書に記載された酵素アッセイであって，被告が主張する細胞アッセイではない。本件発明１はインテグラーゼ阻害剤である医薬組成物に関するものであり，本件発明１の作用効果はあくまでインテグラーゼ阻害であるから，その作用効果を証明するためには酵素アッセイが必須であり，かつ，それで十分である。
(3)小括
以上によれば，本件発明１に係る特許は実施可能要件に違反してされたものではない。
３争点(1)イ(ｲ)（サポート要件違反）について
〔被告の主張〕
上記２の〔被告の主張〕と同様の理由により，本件明細書は本件発明１を記載したものとはいえず，本件発明１に係る特許は特許法３６条６項１号の規定に違反してされたものである。
したがって，本件発明１に係る特許は特許無効審判により無効とされるべきものである（特許法１０４条の３第１項，１２３条１項４号）。
〔原告の主張〕
上記２の〔原告の主張〕と同様の理由により，本件発明１に係る特許はサポート要件に違反してされたものではない。
４争点(1)イ(ｳ)（拡大先願要件違反）について
〔被告の主張〕
(1)特許要件の判断の基準日
国内優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち，国内優先日を基準として新規性，拡大先願要件違反等の特許要件の有無が判断されるのは，その国内優先権の主張の基礎となった出願に係る出願の際の明細書（以下「当初明細書」という。）等に記載された発明に限られる（特許法４１条２項）。本件発明１についてみるに，本件発明１は式（Ｉ）のＲＡの部分がＮＨＣＯ基である構成（構成要件Ｂ）を備えるものであるところ，本件発明１に相当する化合物で本件明細書に記載されているものは「化合物Ｃ－７１」のみである。
しかるに，いずれの基礎出願の当初明細書等にも，「化合物Ｃ－７１」を含め，ＲＡの部分がＮＨＣＯ基である構成を有する本件発明１につき，薬理試験結果はもとより，その製造方法すらも記載されていないのであって，本件発明１は基礎出願の当初明細書等に記載されていたものではない。したがって，本件発明１の特許要件の判断基準日は，国内優先権の主張の基礎となった特許出願の出願日（平成１３年８月１０日，同年１２月５日，平成１４年６月２８日）に遡及せず，原出願日である平成１４年８月８日となる。
(2)拡大先願要件違反
本件特許の原出願日の平成１４年８月８日より前に出願された米国特許出願６０／３３９，５６８（以下「米国５６８出願」という。）の明細書（乙３）にはインテグラーゼ阻害剤としての「化合物１８」が開示されているところ，この「化合物１８」は，米国５６８出願を基礎としパリ条約に基づく優先権を主張して行われた国際出願ＰＣＴ／ＧＢ２００２／００４７５３の明細書（乙２）にも共通して記載され，本件特許の原出願日以後の平成１５年（２００３年）５月１日に国際公開ＷＯ２００３／０３５０７７として公開されている。
しかるに，本件発明１は上記「化合物１８」に係る発明と同一の発明であるから，本件発明１に係る特許は，特許法１８４条の１３第１項，２９条の２の規定に違反してされたものである。
したがって，本件発明１に係る特許は，特許無効審判により無効とされるべきものである（特許法１０４条の３第１項，１２３条１項２号）。
〔原告の主張〕
本件の第一基礎出願（特願２００１－２４５０７１。出願日平成１３年８月１０日）に係る明細書には，ＲＡがアミド以外の基である点を除き，本件特許化合物と同様の構造を有する化合物の具体的な製造例，一般製法，出発物質及び中間体化合物が豊富に記載されているのであって，当業者は，平成１３年８月当時の技術常識及び上記明細書の記載に基づいて本件特許化合物を製造することができる。
また，上記明細書には，本件発明化合物の特徴と全く同じ内容の記載があり，多種多様な化合物が開示され，その代表的な化合物の阻害活性データが記載されていることから，当業者は上記明細書に記載された化合物がインテグラーゼ阻害活性を有することを理解でき，医薬用途に使用することができる。したがって，本件発明１に係る特許は，第一基礎出願に基づく優先権の利益を享受することができ，本件発明１の特許要件の判断基準日は第一基礎出願の出願日である平成１３年８月１０日となるから，平成１３年（２００１年）１０月２６日に出願された米国５６８出願を基礎として出願された上記国際出願は，拡大先願の規定（特許法１８４条１３第１項，２９条の２）に基づく先願としての適格性を有しない。


５争点(1)イ(ｴ)（新規事項追加）について
〔被告の主張〕
本件特許は，平成２４年４月３日付けの手続補正書（乙５）によって特許請求の範囲を補正されている（以下「本件補正」という。）。本件補正前の特許請求の範囲に係る化合物は，構成要件Ｂとの関係で，式（Ｉ）のＲＡ部分がＮＨＣＯ基の構成を有する組合せと，ＮＨＣＯ基の構成を有しない組合せの両方を含むものであったところ，本件補正によりＮＨＣＯ基の構成を有する組合せのみに限定された。
しかるに，ＮＨＣＯ基を構成要件とする本件発明１に相当する化合物で本件明細書に記載されているものは「化合物Ｃ－７１」のみであるところ，同化合物を含めた本件発明１の化合物がインテグラーゼ阻害活性を有しインテグラーゼ阻害剤として治療効果を有することを示す薬理試験結果等は，当初明細書の実施例等に記載されていない。
したがって，本件補正は，当初明細書等に記載された事項の範囲内のものとはいえず，特許法１７条の２第３項に定める新規事項の追加禁止の規定に違反するものであって，本件発明１に係る特許は無効審判によって無効とされるべきものである（特許法１０４条の３，１２３条１項１号）。
〔原告の主張〕
補正が新規事項追加に当たるか否かは，当該補正が新たな技術的事項を導入するか否かで判断されるべきものであるところ，本件補正前後の化合物はインテグラーゼ阻害剤としての特徴部が同一であるから，本件補正が新たな技術的事項を追加するものでないことは明らかである。
また，本件補正後の請求項１の全ての構成要件は，本件特許の出願に係る当初明細書（乙７）に明確に開示されており，この点からみても本件補正が新規事項追加に該当しないことは明らかである。
６争点(1)ウ(ｱ)（本件訂正による無効理由の解消の有無）について
〔原告の主張〕
本件訂正発明１に係る化合物（以下「本件訂正発明化合物１」という。）に必須の化学構造を具体的に表せば，以下のとおりとなるところ，この化学構造は，本件明細書に薬理データが記載された２７個の化合物と極めて類似した構造を有している。
したがって，本件明細書の教示に接した当業者は，本件明細書に薬理データが記載された化合物と同様に，本件訂正発明化合物１もインテグラーゼ阻害活性を示すことを容易に理解できる。
そして，出願経過中又は本件訴訟で原告が提出した薬理データ（甲１２，１３，３３）によると，現に５３個もの化合物がＲＡ置換基としてアミド基を有しており，そのうち１０個の化合物は本件訂正発明化合物１に該当するところ，その全てが，本件明細書の表１に記載された２７個の化合物と同様，優れたインテグラーゼ阻害活性を示している。
したがって，本件訂正発明１が実施可能要件及びサポート要件を充足することは明らかである。
〔被告の主張〕
本件訂正は，実施可能要件違反及びサポート要件違反の無効理由を何ら解消するものではない。
本件訂正によって本件訂正発明化合物１に含まれる化合物の個数は少なくなったものの，その化合物は，なお本件明細書の記載によって十分に裏付けられるものではない。すなわち，本件訂正発明化合物１についても裏付けとなる酵素アッセイの試験結果が本件明細書に開示されておらず，また，本件明細書に接した本件優先日当時の当業者においては，技術常識を考慮しても，本件訂正発明化合物１がインテグラーゼ阻害活性を示しインテグラーゼ阻害剤である医薬組成物として機能することを理解し得ないことに変わりはない。したがって，実施可能要件違反等の無効理由は本件訂正によっても解消されない。
７争点(1)ウ(ｲ)（被告製品の構成要件充足性）について
〔原告の主張〕
被告製品と本件訂正発明１との対比は別紙「本件訂正発明１～３と被告製品の対比」のとおりであり，被告製品は本件訂正発明１の技術的範囲に属する。
〔被告の主張〕
後記８の〔被告の主張〕のとおり，本件訂正発明１の構成要件１Ｈ中の「式：－Ｚ１－Ｚ２－Ｚ３－Ｒ１」は具体的に定まらないから，被告製品が構成要件１Ｈを充足しているか不明であり，本件訂正発明１の技術的範囲に属しているとはいえない。
８争点(1)ウ(ｳ)（新たな無効理由の存否）について
〔被告の主張〕
本件訂正発明１において，構成要件１Ｈの「式：－Ｚ１－Ｚ２－Ｚ３－Ｒ１」は，同式を具体的に定義する構成要件１Ｃ及び構成要件１Ｇの「式：－Ｚ１－Ｚ２－Ｚ３－Ｒ１」と同じ式である。しかるに，構成要件１Ｃと構成要件１Ｇとでは「式：－Ｚ１－Ｚ２－Ｚ３－Ｒ１」の定義が異なっている。そのため，構成要件１Ｈの「式：－Ｚ１－Ｚ２－Ｚ３－Ｒ１」が構成要件１Ｃの同式と構成要件１Ｇの同式のいずれを指すのか不明であり，構成要件１Ｈの「式：－Ｚ１－Ｚ２－Ｚ３－Ｒ１」を定めることができないので，本件訂正発明１は明確ではない。
したがって，本件訂正発明１に係る特許には新たに明確性要件（特許法３６条６項２号）違反の無効理由が認められる。
〔原告の主張〕
本件訂正発明１の構成要件１Ｈの「式：－Ｚ１－Ｚ２－Ｚ３－Ｒ１」とは，構成要件１Ｇの同式を指しており，このことは構成要件１Ｈの「式：－Ｚ１－Ｚ２－Ｚ３－Ｒ１」がＲＣ／ＲＤ環に置換する基であることから明らかである。すなわち，構成要件１Ｇにおける「式：－Ｚ１－Ｚ２－Ｚ３－Ｒ１」はＲＣ／ＲＤ環に置換する基である一方，構成要件１Ｃの「式：－Ｚ１－Ｚ２－Ｚ３－Ｒ１」はアミドに置換している基であるから，構成要件１Ｈの「式：－Ｚ１－Ｚ２－Ｚ３－Ｒ１」が構成要件１Ｇの同式を指しているという解釈以外はあり得ない。したがって，本件訂正発明１に係る訂正は，明確性要件に違反するものではない。
９争点(2)（本件訂正発明２及び３に係る特許権の侵害（争点(1)と選択的））
について


〔原告の主張〕
被告製品と本件訂正発明２及び３との対比は別紙「本件訂正発明１～３と被告製品の対比」の「２対比」記載のとおりであり，被告製品は本件訂正発明２及び３の技術的範囲に属する。
この点に関して被告は本件訂正発明２及び３の無効ないし非充足を主張するが，上記６ないし８の各〔原告の主張〕で述べてきたところと同様の理由により，被告の主張は成り立たない。
〔被告の主張〕
上記６ないし８の各〔被告の主張〕で述べたところと同様の理由により，本件訂正発明２及び３には実施可能要件違反及びサポート要件違反の無効理由があり（上記６参照），被告製品は本件訂正発明２及び３の技術的範囲に属さず（上記７参照），また本件訂正発明２及び３には明確性要件違反の無効理由がある（上記８参照）。
10争点(3)（損害発生の有無及びその額）について
〔原告の主張〕
本件特許の登録日である平成２５年３月１日から現在までの被告製品の売上げは合計８０億円を下らないところ，本件特許に対する実施料率は少なくとも被告製品の販売額の２０％が相当であるから，原告は，被告に対し，特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権として，少なくとも１６億円を請求することができる。
〔被告の主張〕
否認ないし争う。
第４当裁判所の判断
１本件発明１ないし３の意義
(1)本件明細書（甲２）には，次の記載がある。
ア技術分野
・「【０００１】技術分野
本発明は，抗ウイルス剤に関する。特に，α－ヒドロキシ－α，β不飽和ケトンを部分構造として有する化合物，及びそれらを含有するインテグラーゼ阻害剤として使用する医薬組成物に関する。」
イ背景技術
・「【０００２】背景技術
ウイルスのなかでも，レトロウイルスの一種であるヒト免疫不全ウイルス（HumanImmunodeficiencyvirus,   以下ＨＩＶと略す）は，後天性免疫不全症候群（Acquiredimmnodeficiency    syndrome〔判決注：原文ママ〕,以下エイズと略す）の原因となることが知られている。そのエイズの治療薬としては，これまでのところ逆転写酵素阻害剤（ＡＺＴ，３ＴＣ等）とプロテアーゼ阻害剤（インディナビル等）が主流であるが，腎臓障害等の副作用や耐性ウイルスの出現等の問題が判明しており，それらとは異なる作用メカニズムを有する抗ＨＩＶ薬の開発が期待されている。
インテグラーゼ阻害剤としては，例えば，WO99/50245，WO99/62520，WO99/62897，WO99/62513，WO00/39086，WO01/00578に記載の1,3-ジオキソブタン酸類，1,3-プロパンジオン類等がある。また別のインテグラーゼ阻害剤としては，WO01/17968に記載のアクリル酸誘導体がある。最近報   告され   たイン   テグラ   ーゼ阻   害剤と   しては   ，例え   ば，WO2002/30426，WO2002/30930，WO2002/30931，WO2002/36734に記載のアザまたはポリアザナフタレニルカルボキサミド誘導体等がある。なお，本発明化合物に近い構造の化合物としては，Eur.J.Med.Chemical-Chim.Ther.(1979),   14(2),189-190に，抗炎症作用を有するN-置換-3-カルボキサミド-4-ヒドロキシ-5-オキソ-3-ピロリン誘導体が開示されている。また，Pharmazie(1997),52(4),   276-278に，1-メチル-4-アリールカルバミド-2,3-ジオキソピロリジン誘導体が合成中間体として開示されている。WO92/06954に，アルドース還元酵素の阻害作用を有   するピ   ロリジ   ンジオ   ン誘導   体が開   示され   ている   。J.Med.Chemical(1976),19(1),   172-173には，抗炎症作用を有するN-置換-4,5-ジオキソピロリジン-3-カルボキシアニリド誘導体が開示されている。
また，Journalof    PhysicalChemistry    A(2002),    106(11),2497-2504には，ピリミジン誘導体が開示されているが，医薬用途に関しては記載がない。
一方，T'ai-wanK'o    Hsueh(1997),    31(3-4),130-135に，3-ヒドロキシ-7-(フェニルメトキシ)-2-(2-キノリニル)-4H-1-ベンゾピラン-4-オンが開示されている。また，4H-1-ベンゾピラン-4-オン構造を有する化合物   として   ，[１   ]J.Nat.    Prod.(2001),    64(4),546-548,[２]Anticancer    Res.(2000),    20(4),2525-2536,[３]WO98/11889,[４]Pharmazie(1998),    53(8),512-517に，抗HIV活性を有するフラボノイド誘導体が開示されているが，作用メカニズムについては記載されていない。
ウ発明が解決しようとする課題
・「【０００３】上記の状況下，新規なインテグラーゼ阻害剤の開発が要望されていた。」
エ課題を解決するための手段
・「【０００４】本発明者らは鋭意，研究した結果，新規な抗ウイルス剤を見出した。すなわち式（I）：
【化１】
（式中，ＲＣ及びＲＤは一緒になって隣接する炭素原子と共に環を形成し，該環は縮合環であってもよい。Ｙはヒドロキシ，メルカプト又はアミノであり；Ｚは酸素原子，硫黄原子又はＮＨであり；ＲＡは式：【化２】
（式中，Ｃ環は，結合手を有する原子に隣接する原子のうち，少なくとも一つの原子が非置換の窒素原子である含窒素芳香族複素環である。破線は結合の存在又は非存在を表わす。）で示される基又は式：
【化３】
（式中，Ｘは酸素原子，硫黄原子又はＮＨ；ＲＢは置換基群Ａから選択される置換基である。）で示される基であり；