これに対し，原告は，乙５文献においては，上記①につきコンベア台が搬送コンベアと独立していないこと及びトレーに貫通した穴を有していないこと並びに上記③につき不透明視準板が遮光手段でないことなども相違点である，上記②に関し，複数の発光光源を用いて照明光量を増大させることで単一の光源に強力なランプを用いる場合に比べて電力増大を少なくして光量が増大する効果が得られる特徴を有する本件発明２－１を乙５文献の記載から容易に想到することができないと主張する。しかし，上記①及び③は相違点でなく，仮に相違点であるとしても，①は特開平４－３２２７７８号公報（乙１３。以下「乙１３文献」という。），③は乙１４文献において各開示されており，当業者であれば容易に想到される。上記②は，被告が行った実験（乙２４，２９，３３）にみられるとおりそうした効果が得られること自体が誤りであるから，前提を欠く。したがって，原告の主張はいずれも失当である。本件発明２－２は，同２－１に構成要件２Ｆを加えた発明である。同また，同２－２の特許出願前に公開された特開平３－１３７９７６号公報（乙７。以下「乙７文献」という。）の第２図及び第７図には照明装置により青果物の周囲から光を当てて光学的に撮像する点が，特開昭６３－４２４１１号公報（乙８。以下「乙８文献」という。）の実施例欄の記載及び第１図～第５図には搬送コンベア上の物体の周囲から小型ランプにより光を当てる点が各開示されていること，並びに，特開昭５９－８７０８２号公報（乙１８。以下「乙１８文献」という。）の第６図及び特開平４－１０４０４１号公報（乙１９。以下「乙１９文献」という。）の第１図及び第３図に照らすと，トレーの搬送路周囲に発光光源を配置する際に搬送路上から両横方向に外れて配置することは当業者が容易に想到することができる。
したがって，本件発明２－１及び２－２は，乙５文献その他の上記各文献に基づいて特許出願前に当業者が容易に発明をすることができたものである。
（原告の主張）
乙５文献に開示されている発明は，①構成要件２Ａにつき，搬送コンベアのリンクに回動自在に枢着されたコンベア台が「トレー」に該当しない点及び上記コンベア台が貫通孔を有することが記載されていない点，②同２Ｂにつき，一対一対応の光源と受光手段が２組ある構成であって複数の光源に対して一つの受光手段を有するものでない点，「搬送コンベア上のトレーに載った青果物」に対して光を照射すること及び照射された青果物から出る透過光を受光するように上記トレーの貫通した孔を通して上記青果物の一部表面に対向する受光手段が開示されていない点，③同２Ｃ及び２Ｄにつき，不透明視準板の孔が透過光以外の外乱光の入光を阻止するものでない点，以上において本件発明２－１と相違する。一方，乙１４文献には，搬送コンベアと独立して設けられ，青果物を載せて搬送コンベアによって移送されるトレーについて記載がない。また，乙５文献，乙１３文献及び乙１４文献は，複数の発光光源を用いて照明光学系を構成することで，単一の発光光源による照明と同一の電力でより多い光量を得ることができ，ムラの少ない透過光を得ることができるという本件発明２－１の技術的意義を記載又は示唆していない。そうすると，乙５文献に上記各文献を組み合わせても上記相違点を当業者が容易に想到することはできない。
乙５文献に開示されている発明では，孔を射照するように投光手段であるレーザを配置する必要がある。このことは，構成要件２Ｆ「複数の発光光源をトレーの搬送路上から両横方向に外れて青果物の周囲に配置されている」という構成を採用することを阻害する要因となる。また，乙７文献及び乙８文献に記載されているのは形状寸法及び外観表面状態を計測するための光源であり，青果物の内部品質を検査するために青果物内を通過させる光源と異なるし，乙１８文献及び乙１９文献は構成要件２Ａの「トレー」を採用した搬送方式によっていないから，乙５文献の記載と乙７文献その他の文献を組み合わせることも当業者において容易に想到し得ない。
したがって，本件発明２－２も進歩性を欠くものでない。ウ乙１４文献等による本件発明２－１の進歩性の欠如
（被告の主張）
本件発明２－１の特許出願前に公表された刊行物である乙１４文献には，①青果物に対して複数の投光装置により近赤外線（光）を照射し，青果物に当てられた近赤外線が青果物の内部で拡散反射し，拡散反射した後青果物の外部に出た光が集光レンズにより集められ，その光を受光するように配置されたファイバ端（受光手段）と，②青果物内部からの反射光を入光するフード及びフードの青果物との接触する一端に配設されたゴム製光遮蔽物と，③フードの外側に配設された複数の投光装置からの近赤外線光を，青果物の周囲から上記青果物を照射する手段とを備えた青果物の成分測定装置という発明が開示されており，構成要件２Ａ所定のトレーを有しないこと及びトレーを有していないために構成要件２Ｂ所定の「照射された青果物から出る透過光」が「トレーの貫通した穴を通して」「受光手段」に受光されないことの２点で相違する。
もっとも，乙１３文献においては，「スラット状のコンベアで構成された搬送手段により水平に搬送面上を搬送され，中央に抜穴を有し，その上部に青果物を載せて移送する受皿」という構成要件２Ａ相当の内容と，「搬送手段の受皿に載った青果物に対し，小巾スラットの搬送面に形成された検出用穴と受皿の抜穴とを介して特定波長領域の光を照射してその反射光量を計測する品質検査装置」という同２Ｂ相当の内容が各開示されており，いずれも選果機等に適用されるものであることに照らすと，上記相違点につきこれらを組み合わせることは当業者において容易に想到される。したがって，本件発明２－１は，乙１４文献及び乙１３文献に基づいて特許出願前に当業者が容易に発明をすることができたものである。
（原告の主張）
乙１４文献に記載されている発明は，測定ヘッド部を青果物に当てて検査するものであり，搬送中に青果物の等級を判定するものでない上，青果物を載せて搬送コンベアによって移送されるトレーについて開示していない。また，青果物の下面とゴム製外乱光遮へい物及びゴム製光遮へい物とを直接接触させて検査するものである。


これに対し，乙１３文献に記載されているのは，搬送中に受皿上の青果物の等級を判定する発明である。これらの各発明を組み合わせようとすると，受皿の孔の中に測定ヘッド部を配置することとなり，受皿を移動させることができなくなるという阻害要因がある。したがって，これらの組合せを当業者は容易に想到し得ず，本件発明２－１は特許出願前に当業者が容易に発明をすることができたものでない。
エ本件発明２－１及び２－２に係る実施可能要件違反
（被告の主張）
本件明細書２においては，同一の電力でより多い光量を得るという課題があり，光量を複数にすることでこの課題が解決する効果があると記載されている（段落【００１７】，図４）が，被告が行った実験結果（乙２４，２９，３３）によれば，発明の詳細な説明の記載内容についてその効果を確認することができず，どのようにすれば光源を複数にすることで単一の発光光源による照明と同一の電力でより多い光量を得るのかが何ら明確に記載されていない。
したがって，本件明細書２は，上記課題を解決する手段について，発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したもの（平成１４年法律第２４号による改正前の特許法３６条４項）でない。
（原告の主張）
被告は，被告が行った前記実験結果によれば光源を複数にすることのみでは同一の電力でより多い光量を得るという課題の解決手段にならないことを前提とし，本件明細書２の記載がどのようにすれば光源を複数にすることで単一の発光光源による照明と同一の電力でより多い光量を得るのかが何ら明確に記載されていないと主張する。しかし，前記実験結果は本件明細書２の記載と乖離した特異な実験条件に基づいているから，本件発明２－１及び２－２の効果を確認したものでない。
したがって，被告の主張は失当である。
⑶争点⑶（消滅時効の成否）について
（被告の主張）
原告は，遅くともロ号物件の納品の約２か月後である平成２０年５月頃にこれを現認し，同年中に本件特許権１及び２を侵害することを認識した。また，原告は，ロ号物件と同様の構成をハ号物件が採用していることを，遅くともこれを納入した平成２２年３月に認識した。上記各時点から本訴提起日である平成２５年１２月１６日までに消滅時効期間の３年が経過している。
（原告の主張）
ロ号及びハ号物件が本件特許権１ないし２を侵害していることを原告が知るにはその設置場所の立入りの許可を得て各製品を検証しなければならないところ，本件特許権１ないし２の侵害を認識したのは，ロ号物件につき平成２５年１月９日，ハ号物件につき同年６月１２日である。原告は，消滅時効期間が経過する前に本訴を提起した。
⑷争点⑷（損害又は不当利得の額）について
（原告の主張）
ア特許法１０２条２項に基づく主張（損害の額）
ロ号～ヘ号物件の落札価格は３億７４００万円，１１億４１５５万円，５億８０００万円，５億７８００万円及び４億７５００万円であり，その限界利益は５６３２万円，７３７７万円，５７３８万円，９５２９万円，５３６０万円であるところ，本件発明１の寄与率は集出荷施設における選別設備の不可欠かつ中心的機能に照らし５０％を，同２－１及び２－２の寄与率は内部品質検査装置を備えた選別設備が存在しなければ集出荷施設として成り立たないことに照らし３０％をそれぞれ下回らない。加えて，本件発明１及び２－１又は２－２のいずれの技術的範囲にも属することが明らかなものについては，複数の特許が寄与してより高い価値が生み出されたものとして，より高い寄与率を認めるべきである。以上によれば，特許法１０２条２項に基づき，ロ号物件につき本件特許権１及び２の侵害を併せて５０００万円，ハ号物件による本件特許権１の侵害につき３６８９万円，ニ号物件につき本件特許権１及び２の侵害を併せて５０００万円，ホ号物件による本件特許権１の侵害につき４７６５万円，へ号物件による本件特許権２の侵害につき１６０８万円の合計２億００６２万円が原告の損害額となる。
イ特許法１０２条３項に基づく主張（損害又は不当利得の額）被告製品の売上額は上記アのとおりであるところ，農業用選果機であり，その製造者が数社に限定されていること，顧客が農業協同組合に限定され，競争入札による取引であること，一度納入すると次の販売機会まで長期間を要することなどからすれば，本件発明１，２－１及び２－２の実施料相当額は合計で被告製品の売上額の１０％を下回らない。したがって，原告が本件発明１，２－１及び２－２の実施に対して受けるべき金銭の額は３億１４５０万円を下らないから，この額が原告の損害額又は被告の不当利得額となる。
ウ弁護士及び弁理士費用
本件訴訟を追行するに当たって相当な弁護士及び弁理士費用額は２０００万円を下らない。
エまとめ
以上によれば，原告は被告に対し，①民法７０９条，特許法１０２条２項に基づく損害賠償金２億２０６２万円（上記ア及びウ），又は，②民法７０９条，特許法１０２条３項若しくは民法７０３条に基づく損害賠償金若しくは不当利得金の一部である５０００万円（上記イ）及びこれらの各遅延損害金を請求することができる。
（被告の主張）
争う。
特許法１０２条２項所定の被告製品の利益を算定するに当たり，売上げから被告製品の製造及び施工に係る仕入れ，外注工賃等の費用及び社内の労務費，旅費日当等を控除すべきである。
ニ号物件については，原告は入札に参加していないから，損害が発生し得ず，同項は適用されない。


加えて，農産物の集出荷施設においては荷受設備，製函設備その他の設備があること，本件発明１の技術的意義はリターンコンベアの採用及びその戻し位置の特定という点のみであって被告製品において大きな意義を有さず，その回避が容易である上，被告製品において受皿がオーバーフローしてリターンコンベアに送られることが稀であること，本件特許権１を侵害しなければ入札に参加できない事情がないことからすれば，ロ号～ホ号物件の利益に対する本件発明１の寄与率は２．５％，売上げに対する実施料率は０．１５％とすべきである。また，内部品質検査装置が集出荷施設のごく一部にすぎないこと，本件発明２－１及び２－２が技術的意義に乏しく代替技術が存在することなどからすれば，ロ号，ニ号及びへ号物件の利益に対する本件発明２－１及び２－２の寄与率は０．３％，０．９％及び０．２％，売上げに対する実施料率は０．０７％，０．２％及び０．０４％とすべきである。
第３当裁判所の判断
１争点⑴（被告製品の構成要件充足性）について
⑴争点⑴ア（構成要件１Ｂ「所定の仕分区分別の仕分ライン」及び１Ｄ「該当する仕分区分の仕分ライン」の充足性。ロ号～ホ号物件）についてア構成要件１Ｂ及び１Ｄに係るロ号～ホ号物件の構成につき，原告が別紙ロ号～ホ号物件目録の各１ｂ及び１ｄのとおりであると主張するのに対し，被告は下線部を争うが，ロ号～ホ号物件において農産物をどのプールコンベア（本件発明１の「仕分ライン」に相当する。）に排出するかが等級階級情報（同「仕分け情報」に相当する。）だけでなくプールコンベアに存在するトレーに関する情報に基づいて定まること，各プールコンベア上のトレーの集積状態に応じて排出先となるプールコンベアが適宜変動し得ることは争いがない。被告が，構成要件１Ｂの「所定の」及び１Ｄの「該当する」とは各仕分ラインへの仕分区分があらかじめ固定的に設定されていることをいい，動的に変更されるものを含まない旨主張するのに対し，原告は排出先となる仕分ラインが排出の時点において特定されていれば「所定の」及び「該当する」に当たる旨主張するので，以下，検討する。イまず，本件発明１に係る特許請求の範囲の記載をみると，構成要件１Ｂとして「計測軌道上で計測された仕分け情報に基づいて個々の受皿上の農産物を排出するように所定の仕分区分別の仕分ラインが多数分岐接続されている……仕分排出軌道領域」が設定される旨記載され，「仕分け情報に基づいて……排出するように」が「所定の……仕分ライン」を修飾していることに照らすと，「仕分ライン」は農産物が載置された個々の受皿の排出先であり，農産物の仕分区分別に設けられるもので，仕分け情報に基づいて上記受皿が排出できるものであることを意味するものと解される。また，受皿の排出先を決めるに当たっては，計測軌道上で計測された仕分け情報に基づくとされるが，それ以外の情報，例えば，排出時にプールコンベアに存在する受皿に関する情報を考慮することは排除されていない。そして，一般に「所定」とは「定まっていること」（乙２５）といった意味を有する用語である。そうすると，構成要件１Ｂの「所定の」とは，仕分け情報に基づいて上記受皿の排出先が決まるように仕分ラインが定まっていることを意味するものと解される。
また，同１Ｄにつき特許請求の範囲には「仕分排出軌道領域の上流に設けた読出し手段により個々の受皿の農産物仕分け情報を読出して該当する仕分区分の仕分ラインに該受皿を排出する」と記載されているところ，「該当する」は「一定の条件等に当てはまること」といった意味を有する用語である。そして，「読出し手段により……農産物仕分け情報を読出して」に引き続いて「該当する……仕分ライン」と記載されていることに照らすと，構成要件１Ｄにいう「該当する」とは，ある受皿の農産物仕分け情報を読み出した結果，その受皿がいずれか一つの仕分区分に当てはまることを意味するものと解される。
以上によれば，「所定の」及び「該当する」については，個々の受皿の仕分け情報を読み出した後に排出先が決定される時点でその受皿が排出されるべき仕分ラインが定まっていればよく，あらかじめ固定的に設定されていなくてもよいと解するのが相当である。
ウこの点につき，念のため本件明細書１（甲２）の発明の詳細な説明の記載を見ると，本件発明１は受皿がコンベアに連結されていないいわゆるフリートレイ式の受皿を用いた農作物の選別装置に関するものであり，このような選別装置は，コンベアと不可分の走行バケットを用いる方式に比し，仕分区分を変更しやすいとされている（段落【０００１】～【０００３】）ところ，本件発明１は仕分工程の構成をより柔軟に変更できるようにすることを目的の一つとするものである（段落【００１０】，【００１６】）。そうすると，仕分ラインにおける仕分区分の設定をあらかじめ固定するものに限定することは上記目的に反すると考えられる一方，本件明細書１には仕分区分が仕分作業の過程で適宜変更されるものを排除する旨の記載は見当たらない。このような本件明細書１の発明の詳細な説明の記載は，上記イの解釈を裏付けるということができる。
エ以上を前提にロ号～ホ号物件が構成要件１Ｂの「所定の」及び１Ｄの「該当する」を充足するかどうかについて検討するに，ロ号～ホ号物件はいずれも「計測エリア上で計測された等級階級情報及びプールコンベアに存在するトレーに関する情報に基づいて個々のトレー上のスイカ等を排出するプールコンベアを適宜選択」する構成であり，農産物の排出先のプールコンベアが仕分け情報に基づいて排出先を決定する時点までに定まるものと解されるから，構成要件１Ｂの「所定の」を充足する。また，仕分エリアの上流に設けた第２のＩＣリーダ（ロ号～ニ号物件）又は第４のＩＣリーダ（ホ号物件）により個々の受皿のスイカ等の等級階級情報を読み出してこれに対応する仕分区分のプールコンベアにその受皿を排出する構成であるから，構成要件１Ｄ「該当する」を充足すると判断するのが相当である。


オこれに対し，被告は，①本件明細書１の発明の詳細な説明欄にあらかじめ仕分区分が定まった場合を前提にしたと考えられる記載があること，②本件発明１を引用する請求項２記載の発明があらかじめ仕分ラインが定まっていることを前提とする構成であること，③原告が本件発明１に係る特許出願経過において仕分ラインごとに排出されるべき農産物の仕分区分があらかじめ定まっている旨の意見を述べたこと，以上のことから構成要件１Ｂの「所定の」及び１Ｄの「該当する」は農産物の階級及び等級の仕分区分があらかじめ定まったものをいうと解すべきであると主張する。しかし，本件発明１には仕分区分があらかじめ固定された態様のものも含まれるのであり，被告の指摘する上記①～③の各点はそのような態様に関する記載等とみることができるから，これらをもって仕分区分が動的に変更するものが本件発明１の技術的範囲外にあるとみることは相当でない。したがって被告の主張はいずれも採用できない。
⑵争点⑴イ（構成要件１Ｅ「前記計測軌道領域の終端と前記仕分け情報読出し手段の間」の充足性。ロ号〜ホ号物件）について
ア構成要件１Ｅにつき，特許請求の範囲には「前記計測軌道領域の終端と前記仕分け情報読出し手段の間」とあるところ，そのうち「前記計測軌道領域」は，構成要件１Ｂによれば「搬送手段の途中に設定され」るものであって，「受皿上の農産物を選別仕分けする情報を計測するため」の領域をいう。また，「仕分け情報読出し手段」は，構成要件１Ｂ及び１Ｄによれば仕分区分別の仕分ラインが多数分岐接続されている仕分排出軌道領域の上流に設けられ，個々の受皿の農産物仕分け情報を読み出す機能を有するものを意味すると解される。なお，「農産物を選別仕分けする情報」及び「仕分け情報」の意義は特許請求の範囲には記載されていないが，本件明細書１（甲２）によれば農産物の「等級（グレード）」及び「階級（サイズ）」を意味することが明らかである（段落【０００６】）。イ以上を前提にロ号～ホ号物件が構成要件１Ｅを充足するか否かを検討する。
ロ号～ニ号物件については，リターンコンベアにより戻したトレーを搬送ラインに送り込む位置は，別紙ロ号～ニ号物件目録の各１ｅのとおり，検査エリアの終端すなわち「計測軌道領域の終端」と，第２のＩＣリーダすなわち「仕分け情報読出し手段」の間であるから，構成要件１Ｅを充足すると認められる。
ホ号物件については，構成要件１Ｅに係る構成につき原告が別紙ホ号物件目録の１ｅのとおりであると主張するのに対し，被告はその下線部につき「検査エリア内」とすべき旨主張するが，その構成については，①トレー上のスイカにつき，別紙ホ号物件構成図における第１のＩＣリーダの上流において空洞，外観及び重量が，第１のＩＣリーダの下流にある第２のＩＣリーダと第３のＩＣリーダの間において内部品質が，第３のＩＣリーダの下流かつ第４のＩＣリーダの上流において外観がそれぞれ検査され，記録されるものであること，②第４のＩＣリーダが通過するトレーの識別情報を読み取ってコンピュータに送信し，コンピュータが等級階級情報等を呼び出し，規格外又は検査未了の場合は同リーダの下流において最初に分岐する再計測コンベアに排出されて再度第１のＩＣリーダの上流に回送され，そうでない場合は仕分エリアに排出されること，③リターンコンベアの終端が前記外観の検査記録位置と第４のＩＣリーダの間に位置すること，以上につき当事者間に明らかに争いがない。
そうすると，上記①によればスイカの等級階級情報は前記外観の検査及び記録位置までに検査及び記録が終わるべきものとされているといえるから同位置までが「前記計測軌道領域」に，②によれば第４のＩＣリーダは検査及び記録されたスイカの等級階級情報を読み取る機能を有しているから「情報読出し手段」に各該当するのであって，これらと上記③を併せてみれば，リターンコンベアの終端が「前記計測軌道領域」の終端と「前記仕分け情報読出し手段」の間に位置していると認めることができる。
したがって，ホ号物件は，構成要件１Ｅを充足すると判断するのが相当である。
ウこれに対し，被告は，①ロ号～ホ号物件は農産物の荷口の混同防止という構成要件１Ｅの作用効果を奏していない，②ホ号物件の第４のＩＣリーダは受皿上の農産物が検査計測未了又は規格外であれば上記受皿を再計測コンベアに排出させて再度仕分け情報を計測する検査を受けさせる機能を有しているから計測軌道領域に含まれると主張するが，上記①の点は本件明細書１において構成要件１Ｅの作用効果を限定する趣旨の記載が見当たらないことに照らし，②の点は上記ア及びイの説示に照らし，いずれも失当である。
⑶争点⑴ウ（構成要件２Ｂ「トレーに載った青果物に対し……光を照射し」及び「トレーの貫通した穴を通して……対向する受光手段」の充足性。ロ号物件）について


アまず，「この搬送コンベア上のトレーに載った青果物に対し複数の光源により周囲から光を照射し」の部分の解釈について判断する。本件発明２－１の特許請求の範囲の記載において，「複数の光源により周囲から光を照射」される対象は「搬送コンベア上のトレーに載った青果物」であるとされており，「載った」は一般に「物が何かの上に置かれる」といった意味を有する（大辞林〔新装第二版〕２０１８頁参照）と解されるところ，被告は光が照射される時点において上記青果物が「トレー」に接触した状態にあることを要すると主張するものである。そこで判断するに，本件発明２－１は，上部に青果物を載せて搬送コンベア上を移送するトレーと，このトレーに載った青果物に光を照射し，照射された青果物から出る透過光を受光する受光手段と，この受光手段に上記透過光以外の外乱光が入光するのを阻止するように配置される遮光手段と上記青果物を照射する投光手段を備えた構成とした発明であり，その目的の一つはより効率的に透過光の光量を得ることができて感度のよい検出ができる透過光方式の方法を実現できる光透過検出装置を提供することにある（発明が解決しようとする課題。本件明細書２の段落【００１１】）。上記の本件発明２－１の構成及び目的に照らせば，青果物は光を照射する箇所に移送されるまで及び照射後はトレーに載せて搬送コンベア上を移送する必要があるが，照射の時点ではトレーに直接載っている必要はないということができる。また，本件明細書２には，上記遮光手段の実施例として穴開き弾性シートが挙げられ，上記トレーの上部全体にこれをかぶせてその上に青果物を載せることが示されている（段落【００２０】，【００３６】～【００３８】，【図３】）。そうすると，構成要件２Ｂの「トレーに載った青果物」は，構成要件２Ａの「その上部に青果物を載せて移送するトレー」との記載を受けて，トレーと青果物の移送中の位置関係を規定したものであって，光を照射する箇所までに至るトレーの上に存在していれば足り，照射の時点において青果物の下部がトレーと接触した状態にあることは要しないものと解するのが相当である。
イ次に，「穴を通して該青果物の一部表面に対向する受光手段」の部分の解釈について判断する。
本件発明２－１の特許請求の範囲の記載によれば，「受光手段」は「照射された青果物から出る透過光を受光するように上記トレーの貫通した穴を通して該青果物の一部表面に対向する」とされるところ，一般に「通す」とは「こちら側からあちら側までつきぬく」，「経由する。介する」（広辞苑〔第六版〕１９９３頁参照）といった意味を有する用語である。また，「受光手段」自体の構成については特許請求の範囲において限定されていないが，その一例としてこれが光ファイバーである場合には，その一端が青果物に対向され，他端が分光器に接続されるとされている（本件明細書２中の課題を解決するための手段及び作用，段落【００１６】及び実施例，段落【００３０】）。そして，本件発明２－１は上記アの目的を実現するためにトレーに貫通する穴及び遮光手段を設け，受光手段を青果物の一部表面に対向させるという構成を採用することにしたものであり（課題を解決するための手段及び作用，段落【００１４】及び【００１５】），これにより内部品質検査に供される光は上記の穴を通過した透過光に限られることになる。そうすると，受光手段が「穴を通して該青果物の一部表面に対向する」態様は，受光手段の全体が上記の穴の下側にある場合だけでなく，その先端が上記の穴を突き抜けて対向する場合を含むものと解される。
加えて，本件明細書２（甲４）において，穴開き弾性シートに青果物を載せた状態で穴の下側がその周囲を適当な遮光部材で囲った暗所となるようにすれば青果物に対抗させる受光手段をこの暗所に配置することが容易となること（段落【００１９】），遮光部材に相当する吸着パッドが上下動してトレーの貫通穴を突き抜けて青果物に接触する実施例（実施例１。段落【００２９】）があることが記載されていることからすれば，受光手段の先端がトレーの貫通した穴を突き抜けて対向する場合を否定していないということができる。
ウ上記ア及びイを前提にロ号物件を見ると，別紙ロ号物件目録記載の構成ロ２ｂの下線部については争いがあるが，証拠（乙３５の１～４）及び弁論の全趣旨によれば，トレーが搬送コンベア上の内部品質検査装置の位置まで移送され，その位置で停止すると，同装置に備え付けられた持上部材が持ち上がってトレー中心の貫通穴を突き抜けてスイカと接触し，スイカがトレーと接触しない状態になり，さらに，持上部材中にある透過光を受光する光ファイバーの先端部もトレーにある貫通穴を通過して上方に持ち上げられることが認められる。
このようなロ号物件の構成は，上記ア及びイで判示したところに照らせば，構成要件２Ｂの「トレーに載った青果物に対し……光を照射し」及び「トレーの貫通した穴を通して……対向する受光手段」を充足するものと認められる。
エこれに対し，被告は，前記第２の３⑴ウ（被告の主張）のとおり主張するが，いずれも採用することができない。
⑷争点⑴エ（構成要件２Ｂ「複数の光源」及び２Ｄ「複数の発光光源」の充足性。ロ号，ホ号及びへ号物件）について
ア別紙ロ号，ホ号及びへ号物件目録の各構成２ｄのとおり，ロ号物件は多数設置されたＬＥＤを，ホ号及びへ号物件は複数のハロゲンランプをそれぞれ有し，それぞれがスイカ又は梨の周囲から光を照射するものであるから，構成要件２Ｂ「複数の光源」及び２Ｄ「複数の発光光源」を充足すると認められる。
イこれに対し，被告は，①本件明細書２における「本発明の上記光透過検出装置は，複数の発光光源を用いて照明光学系を構成することで，単一発光光源による照明と同一の電力で，より多い光量を得ることができる」との記載（段落【００１７】）を根拠として，構成要件２Ｂ及び２Ｄの「複数の（発光）光源」は上記記載の機能を有していることを要するものと解釈すべきであり，これを前提に，②ロ号，ホ号及びへ号物件の光源は単一発光光源による照明と同一の電力でより多い光量を得ることができるものでない旨主張する。


そこで検討するに，上記①については，本件明細書２（甲４）によれば，本件発明２－１は，透過光方式によって青果物の内部品質を測定すると透過光が減衰する問題点があり，光量を大きくすると発熱量及び電力量が増大し，受光感度を増大すると精度の低下や内部品質を測定するのに不適な光となるといった不都合が生じる（発明の背景と従来技術。段落【００１０】）ことから，単に光源の光量を増大するのではなくより効率的に透過光の光量を得ることができて感度の良い光の照明，検出ができる透過光方式の方法を実現できる光透過検出装置を提供するもの（発明が解決しようとする課題。段落【００１１】）であり，複数光源により青果物の周囲から照明することについて，上記①の記載（段落【００１７】）のほかに，単一の強力な光源ランプを用いるのと比べてムラの少ない透過光として得ることができ，かつ，発熱を考慮してレンズ系統を用いて光源を青果物から離す必要もなくなるもの（課題を解決するための手段及び作用。段落【００１８】）と記載されている。そうすると，上記①の記載は，要するに，受光部分において透過光を充分に受光できるようにすることを問題とし，単一の光源を用いる場合と比較して発明の効果を説明するにすぎず，発光光源が複数であること以上にその構成を限定する趣旨の記載とみることはできない。
したがって，被告の上記①の主張及びこれを前提とする②の主張はいずれも採用することができない。
⑸争点⑴オ（構成要件２Ｃ及び２Ｄ「遮光手段」の充足性。ホ号及びへ号物件）について
アホ号物件について
原告は，構成要件２Ｃ及び２Ｄの「遮光手段」につきトレー自体に遮光のための手段が設けられる場合もこれに含まれることを前提に，ホ号物件のトレーの上面が上記構成要件を充足すると主張する。そこで判断するに，本件発明２－１は，特許請求の範囲に記載されたとおり，「トレーと」，「受光手段と」，「遮光手段と」，「投光手段とを備えたことを特徴とする……光透過検出装置」であり，「トレー」は「搬送コンベアにより……移送する」もの，「遮光手段」は「この受光手段に……配置される」ものとされている。そうすると，「遮光手段」は，遮光という機能を果たすものであれば全てこれに当たるとみるのは相当でなく，トレーと別個の部材で構成されることを要すると解するべきである。また，本件明細書２（甲４）を見ると，遮光手段は特に限定されるものではないが，実施例においても吸着パッド（図１），弾性パッド（図２）又は穴開き弾性シート（図３）というトレーと別の部材のもののみが記載されており，上記解釈と符合するということができる。以上を前提にホ号物件が構成要件２Ｃ又は２Ｄ「遮光手段」を充足するかどうかについて検討すると，トレーとは別に遮光手段となる部材が設けられていないことは明らかであるから，上記構成要件を充足するとは認められない。
イへ号物件について
証拠（甲９）及び弁論の全趣旨によれば，ヘ号物件においては別紙へ号物件構成図のとおりトレー上に保護リングが着脱可能に設けられており（「トレー断面図」及び「トレー写真」参照），これに梨を載せるとその下部と保護リングが接触する（「進行方向から見た側面拡大図」参照）と認められる。そして，梨の側方に照射された光は梨の表面及びトレー内部においてあらゆる方向に反射及び散乱すると考えられることに照らすと，保護リングによってこうした反射光及び散乱光が梨の下部ひいては受光部に到達することが妨げられると解される。また，遮光手段が青果物の傷付き防止作用を兼ねることは本件明細書２に開示されている（段落【００２０】）。したがって，ヘ号物件は上記構成要件を充足すると認められる。これに対し，被告は，へ号物件において行った実験結果（乙２８）に照らし，保護リングは遮光作用を奏しないから「遮光手段」に当たらない旨主張するが，上記実験結果は保護リングの有無によって糖度の測定精度に有意差が生じなかったことを示すにすぎず，これをもって保護リングが遮光作用を有しないとはいえないから，被告の上記主張を採用することはできない。
２争点⑵（本件特許についての無効理由の有無）について⑴争点⑵ア（乙４文献等による本件発明１の新規性又は進歩性の欠如）につ
いて
ア新規性の欠如について
被告は，乙４文献（特開平５－５００４１号公報）に本件発明１の構成が全て開示されていると主張する。
そこでまず，本件発明１のうち構成要件１Ｅの前段「前記仕分排出軌道領域から前記仕分ラインに排出されずにオーバーフローした受皿を前記搬送手段の上流側に戻すリターンコンベアを設ける」について検討すると，このうち「オーバーフロー」は，一般に「水などがあふれ出ること」を意味することに加え，本件明細書１（甲２）の発明の詳細な説明欄において，受皿がオーバーフローする場合として，仕分区分別に設定されている仕分ラインのうちいずれかが満杯でそれ以上の受皿を受け入れられない状態にある場合及び排出装置の動作不良，故障などの場合があるとされており（段落【００２５】），こうした場合にはオーバーフローした受皿が自動的に再度仕分け工程に戻されるので従来の選別コンベアの終端部にプール部を設けて手作業で包装していた不具合を解消できるという効果を奏する（段落【００６０】）と記載されている。これに加え，前記１⑴の「所定の」「該当する」「仕分ライン」につき説示したところに照らすと，「オーバーフロー」とは所定の仕分ラインに排出すべき受皿が当該仕分ラインに排出されずに滞留することをいい，構成要件１Ｅの「リターンコンベア」はこのような意味においてオーバーフローした受皿を搬送手段の上流側に戻すコンベアをいうものと解するのが相当である。


一方，乙４文献には，①「仕分読取装置の後段で搬送路に沿って仕分クラスの数よりも所定数少ない数設けられ，送られてくる排出信号により作動して青果物入り受皿を前記搬送手段から排出させる排出装置」，「仕分クラス別の排出位置の指定が切換可能で且つ該仕分クラスのうち排出位置の指定ができない排出位置設定部」及び「搬送手段に接続され排出装置により排出されない仕分クラスの青果物入り受皿を前記仕分読取装置の前段へ還元するリターン手段」を構成要素とすること（特許請求の範囲の請求項１），②発明が解決しようとする課題は，青果物を箱詰めするための手段を等級及び階級の仕分クラスの数と同数配置することに起因する問題を改善することであること（発明の詳細な説明欄の段落【０００３】，【０００４】），③上記仕分制御手段は，読み出した仕分クラスの排出位置が排出位置設定部に指定されていないときは排出信号を出力せず，当該仕分クラスの青果物入り受皿は排出装置の前を通過してリターン手段へ送られるものであること（段落【０００８】），④好ましい実施例において，供給過剰な仕分区分の青果物入り受皿は排出装置よりも前段（上流）の第１プールコンベアにおいて余剰分をプールし，排出位置の指定がない青果物入り受皿はこれを戻すためのリターン手段上にある第２プールコンベアでプールしておき，所定量に達したときに上記第１プールコンベアからの送り出しを停止して上記第２プールコンベアからの送り出しを開始する構成となっていること（段落【００１２】，【００２８】，【００２９】），以上の記載がある。こうした記載に照らすと，乙４文献記載のリターン手段は，仕分クラスの数よりも所定数少ない排出装置しか設けられていないことから，排出されないものとされる仕分クラスに該当する青果物入り受皿を還元するものであって，排出されるべき受皿が排出されない場合，すなわち，本件発明１にいうオーバーフローが生じた場合を想定したものでないから，構成要件１Ｅの「リターンコンベア」に該当しないというべきである。したがって，乙４文献記載の発明は少なくともこの点において本件発明１と相違するから，本件発明１が新規性を欠くということはできない。
イ進歩性の欠如について
上記アの相違点に関し，被告は，前記のオーバーフローが生じることは当業者にとって自明の事項であり，乙４文献記載の発明においてもこれが生じることを容易に認識し得ることを前提に，同発明に他の公知公用技術及び周知慣用技術を併せ考慮すれば，上記相違点に係る本件発明１の構成は当業者において容易に想到できると主張する。そこで判断するに，一般に青果物の選別装置においてオーバーフローが生じ得ることが当業者にとって自明であったとしても，乙４文献記載の発明は，上記アにおいて説示したとおり，前記のオーバーフローが生じる事態を想定したものではないから，そうした事態を前提とする他の技術を組み合わせることの動機付けがあるとは認め難い。この点をおくとしても，被告の主張するパレタイザー積込工程は箱詰めされたスイカの箱の搬送工程に関するものであって，農産物を載せた受皿を搬送する農産物の選別装置に関する本件発明１とは前提となる技術が異なるし，被告のいう周知慣用技術（乙２３）は仕分物品の合流衝突を回避する機能を備えた合流シートに関するものであり，前記のオーバーフローに対応する技術であるとは認められない。
したがって，乙４文献記載の発明に他の技術を組み合わせて上記相違点に係る構成要件１Ｅの構成に想到することが当業者に容易であるとは認められない。
⑵争点⑵イ（乙５文献等による本件発明２－１及び２－２の進歩性の欠如）
について
ア被告は，乙５文献（特開昭５０－７８３７８号公報）に開示された発明につき，複数の光源に対して受光手段が一つである本件発明２－１の構成要件２Ｂと異なり光源と受光手段が一対一の関係にない点において相違するが，乙１４文献と組み合わせることにより構成要件２Ｂを想到することは当業者に容易であると主張する。
イそこで判断するに，証拠（乙５，１４）及び弁論の全趣旨によれば，乙５文献記載の発明は，果実の両側部分に光ビームを照射し，それぞれによって判明するビーム透過率特性の差によって果実の内部特性を検査するものであること，乙１４文献は，青果物に当てられる測定ヘッド部内にある複数の投光装置により下方から青果物に光を照射し，青果物からの反射光を集光レンズを介して受光して青果物における吸光度を測定することにより青果物の糖度などを測定するようにした検査装置に係る発明を開示していることが認められる。
ウ上記各文献記載の発明を対比すると，光照射の方式及び測定原理において技術的思想が大きく異なり，乙５文献記載の発明の光源と受光手段の配置を乙１４文献記載のものにあえて置き換える動機付けを見いだすことができない。
そうすると，上記アの相違点について構成要件２Ｂの構成を想到することが当業者に容易であると認めることはできない。
エしたがって，被告主張のその余の相違点について判断するまでもなく，本件発明２－１が進歩性を欠くとは認められない。本件発明２－２は，前
引用する発明であるから，同発明
と同様に進歩性欠如をいう被告の主張は失当である。
⑶争点⑵ウ（乙１４文献等による本件発明２－１の進歩性の欠如）についてア被告は，乙１４文献（特開平３－１６０３４４号公報）に開示された発明につき，構成要件２Ａ所定のトレーを有しないこと及びトレーを有していないために構成要件２Ｂ所定の青果物から出る透過光が「トレーの貫通した穴を通して」受光手段に受光されないことの２点において相違するが，乙１３文献と組み合わせることにより，構成要件２Ａ及び２Ｂを想到することは当業者に容易であると主張する。
イそこで判断するに，乙１４文献は前記⑵イのとおりの発明を開示しているものである。他方，乙１３文献には，青果物を載置するための多数の受皿を載せて搬送する搬送手段，受皿の載置位置を検出する等級検出装置その他の構成を有する選別機用のコンベア装置であって，搬送中に受皿に設けられた穴と搬送面の穴とを介して搬送面の下方から受皿に載せられた青果物の下部における熟度その他の品質を検出することができること（段落【０００８】～【００１０】），品質検査装置は特定波長領域の光を照射してその反射光量を計測するものであること（段落【００２３】，図７）が記載されている（乙１３）。


両者を対比すると，両文献記載の発明はいずれも青果物に対して光を照射してその品質を検査する装置を有する点で共通する一方で，乙１３文献記載の発明においては搬送手段を備える点，乙１４文献記載の発明は青果物に測定ヘッドを当てて品質を検査する点が他方と相違する。こうした相違点を前提に乙１４文献記載の発明に乙１３文献記載の発明を組み合わせようとすると，青果物の下方にある穴に上記ヘッドを貫通させて青果物に当てるための移動手段が必要となるところ，こうした移動が円滑に行えることについて何ら主張立証がないから，これらを直ちに組み合わせることができるとはいえない。
そうすると，原告主張の他の相違点について判断するまでもなく，本件発明２－１が進歩性を欠くとは認められない。
⑷争点⑵エ（本件発明２－１及び２－２に係る実施可能要件違反）についてア被告は，本件明細書２において，光源を複数にすることで同一の電力でより多い光量を得るという課題が解決できるという記載（段落【００１７】）を実現する方法が何ら明確に記載されていないと主張する。イそこで判断するに，本件発明２－１及び２－２が解決しようとする課題は，単に光量を増大するのではなく，より効率的に透過光の光量を得ることができ，かつ，照明ムラ等を原因として果内部の光路が偏ることのない光透過検出装置を提供することにある。また，光源を複数とすることの効果については，被告の指摘するもの（段落【００１７】）のほか，①青果物をその周囲から照明することになるので単一の光源に比べて透過光の光路が青果物内部で偏ることが抑制され，ムラの少ない透過光が得られること，②光源の発熱量の減少に伴い単一の光源に比べて光源を青果物から離す必要がないことが記載されている（段落【００１８】）。そして，本件明細書２においては，複数の光源を青果物の上方（実施例１。段落【００２８】），下方（同２。段落【００３１】）又は側方（同３。段落【００３７】）に配置する例が示されている。そうすると，当業者は上記実施例を参考に複数の光源の配置を適宜行うことによって上記課題を解決することが可能であるといえるから，本件明細書２の記載が実施可能要件（平成１４年法律第２４号による改正前の特許法３６条４項）に欠けることはないと解すべきである。
３争点⑶（消滅時効の成否）について
⑴被告は，ロ号物件が本件特許権１及び２を侵害することを遅くとも平成２０年中に，ハ号物件がロ号物件と同様の構成を採用していることを遅くとも平成２２年３月までにそれぞれ原告において認識していたから，本訴提起日までに消滅時効期間が経過したと主張する。
⑵そこで判断するに，後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば，①被告製品のような農産物の選別装置は，入札方式による納入がされており，納入先の意向によって仕様が変わり得ること，②ロ号物件が落札された金沢市農業協同組合砂丘地集出荷場のスイカ選別装置の基本設計書において，同選別装置は，フリートレイ方式で，近赤外線方式の内部品質センサー及び自動箱詰装置を有し，同装置にオーバーフローラインを設けることが望ましい旨の記載があること（甲１４），③上記出荷場の２階には原告が設置した設備があり，原告の担当者が立ち入ることができるが，ロ号物件は２階から一見してその構成を把握可能なものでないこと（乙６１の１，２），④ハ号物件が落札されたきょうわ農業協同組合共和町メロン集出荷選果施設のメロン選別装置の見積条件書において，同選別装置は，荷受プールコンベア方式によるもので，フリートレイ式を採用し，エラー対策としてリトライラインを有する内部品質センサーを有し，最低限の仕分プールコンベア数で効率よく仕分できるもので，プールラインからのオーバーフロー品及び指定品用として手積部を設けるものである旨の記載があること（甲１５），⑤本件特許権１及び２の侵害の有無につき原告が平成２５年１月９日にロ号物件の，同年６月１２日にハ号物件の各調査を行ったこと（甲５，６），以上の事実が認められる。⑶本件発明１及び２－１は，搬送手段，受皿，仕分ライン，読出し手段，あるいは，トレー，受光手段，遮光手段その他多数の構成物から構成されているから，本件特許権１及び２の侵害の有無を認識するには実際に納入された装置について詳細な調査を経ることが必要であると考えられるところ，上記事実関係によれば，本件において入札前に示された仕様に合致するというだけでは本件発明１，２－１及び２－２の実施となるかは判断できないこと，納入後にも原告の担当者はロ号及びハ号物件の構成を詳細に把握することができず，実際に調査を行ったのは平成２５年になってからであることが明らかである。そうすると，被告の主張する時期までにロ号物件が本件発明１及び２－１の技術的範囲に，ハ号物件が本件発明１の技術的範囲に属すると原告が認識していたと認めることはできない。
したがって，ロ号及びハ号物件につき消滅時効は成立しない。
４争点⑷（損害又は不当利得の額）について
以上によれば，ロ号～ホ号物件が本件発明１の，ロ号，ニ号及びへ号物件が本件発明２－１の，ニ号及びへ号物件が本件発明２－２の各技術的範囲に属するものであり，また，原告による本件特許権１又は２の行使が制限されることはないから，これを前提に損害又は不当利得の額について判断する。⑴特許法１０２条２項に基づく主張（損害額）について
ア売上高
前記前提事実⑶アのとおり，ロ号～へ号物件の落札価格はそれぞれ３億７４００万円，１１億４１５５万円，５億８０００万円，５億７８００万円及び４億７５００万円であり，被告は被告製品の納入によりこれら金額の売上げを得たと認められる。
イ控除すべき費用の額及び被告の利益額
原告が，ロ号～へ号物件に係る売上高から控除すべき仕入れ及び下請けに係る原価はそれぞれ３億１７６８万円，１０億６７７８万円，５億２２６２万円，４億８２７１万円及び４億２１４０万円にとどまると主張する一方，被告はこれを争うとともに，社内の労務費等を控除すべきであると主張し，その額は少なくとも被告作成の原価・利益額比較表（乙５９）のとおりであると主張する。


そこで判断するに，被告製品の製造及び施工に当たって仕入れ及び下請けに要した費用については，証拠（乙３７～４５，４７～５０，５４～５９）及び弁論の全趣旨によれば，こうした費用を要したことが認められるもののその具体的金額については被告の提出する各証拠間に変遷があり，原告が主張する上記各金額を上回る額を認めるに足りない。社内の労務費等については，被告製品の製造及び施工のために発生した変動費用であると認めるに足りる証拠はない。そうすると，上記比較表記載の原価額を控除すべきものとする被告の主張は失当というほかない。したがって，原告が自認する上記各金額の限度で前記売上高から控除して利益額を算出するのが相当であり，ロ号～へ号物件についてそれぞれ５６３２万円，７３７７万円，５７３８万円，９５２９万円及び５３６０万円であると認められる。
ウ推定を覆滅する事情
本件の各発明が被告の上記利益に寄与した割合について，本件発明１につき被告は２．５％，原告は５０％であると，同２－１及び２－２につき被告はロ号物件につき０．３％，ニ号物件につき０．９％，へ号物件につき０．２％，原告は３０％であるとし，その余の部分につき特許法１０２条２項の推定が覆滅する旨主張する。
そこで判断するに，本件明細書１（甲２）によれば本件発明１は農産物の選別装置に関するものであって主としてリターンコンベアを設けること及びその終端を工夫したことに，同２（甲４）によれば本件発明２－１及び２－２は内部品質検査装置に係るものであって主として複数の光源を設け，遮光手段を工夫したことに，それぞれ技術的意義があるものと認められる。その一方で，前記１⑴のとおりロ号～ホ号物件はプールコンベアに設定される仕分区分が集積状態によって適宜変動する構成を採用しており，その結果，そうでない構成と比べてオーバーフローする青果物入り受皿の数が減少するものと認められ，その限度において本件発明１が被告の上記利益に寄与した割合が減少すると考えられる。
また，後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば，①ロ号～へ号物件は，選別設備及び内部品質検査装置のほかに荷受設備（ニ号物件を除く。），箱詰設備，封函・製品搬送設備，製函・空箱搬送設備その他の設備から構成されるものであり，上記イの利益にこれらの製造及び施工に係る利益が含まれていること（乙３８～４１），②ロ号～へ号物件の各設置場所に関する入札条件（甲１４～１８）上，少なくともリターンコンベアの戻し位置を本件発明１所定の位置にすること及び内部品質検査装置において本件発明２－１及び２－２所定の複数の発光光源を設けることは必須の要件とされていなかったこと，以上の事実が認められる。
上記の技術的意義及び事実関係によれば，上記利益額の一部については特許権侵害による原告の損害額であるとの推定を覆滅する事情があると認められ，その割合は本件発明１につき７５％，同２－１及び２－２につき９５％と認めるのが相当である。
エ小括
したがって，特許法１０２条２項に基づいて算定される損害額は，上記イの利益額に対し，本件発明１につき２５％，同２－１及び２－２につき５％を乗じた額であり，その合計額は７９０５万５０００円（ロ号～へ号物件につきそれぞれ１６８９万６０００円，１８４４万２５００円，１７２１万４０００円，２３８２万２５００円及び２６８万円）であり，原告がこれを上回る損害を被ったことを認めるに足りる証拠はない。なお，被告は，ニ号物件につき原告が入札に参加していないから損害が発生し得ず，同項の適用がないと主張するが，同項は原告による特許権の実施を要件とするものでなく，被告による特許権侵害行為がなかったならば原告が利益を得られたであろうとの事情があればその適用が認められるところ，原告と被告が競合関係にあること，被告が本件特許権１又は２を侵害しない構成の装置として入札した場合に落札し得たか不明であることに照らせば原告が入札に参加しなかったことのみで同項の推定が覆滅するとはいえないと解される。
⑵特許法１０２条３項に基づく主張（損害又は不当利得の額）についてロ号～へ号物件の売上高は前記⑴アのとおりである。
本件発明１の実施料率について原告は１０％，被告は０．１５％と，同２－１及び２－２に係る発明の実施料率について原告は１０％，被告はロ号物件につき０．０７％，ニ号物件につき０．２％，へ号物件につき０．０４％と主張するところ，前記⑴ウにおいて説示した事情に照らすと，本件発明１につき２％，同２－１及び２－２につき全体として０．５％であると認めるのが相当である。
したがって，特許法１０２条３項に基づいて算定される損害又は不当利得の額は，前記売上高に対し上記各割合を乗じた額であり，その額は６０６１万６０００円（ロ号～へ号物件につきそれぞれ９３５万円，２２８３万１０００円，１４５０万円，１１５６万円及び２３７万５０００円）であり，これを上回る損害又は不当利得の額を認めるに足りる証拠はない。
⑶弁護士及び弁理士費用
本件訴訟を追行するに当たって相当な弁護士及び弁理士費用額は８００万円と認められる。
⑷小括
前記⑴及び⑵によれば，特許法１０２条２項に基づく損害額が同条３項に基づく損害又は不当利得の額を上回るから，同条２項に基づく請求を認容すべきである。
５まとめ
以上によれば，原告は，被告に対し，民法７０９条，特許法１０２条２項に基づき損害賠償金８７０５万５０００円及びこれに対する遅延損害金を請求する限度で理由があり，その余の請求は理由がない。
なお，原告はイ号物件を被告が製造販売するおそれがあるとしてその生産の差止め等を求めるが，そのようなおそれを認めるに足りる証拠はない。
第４結論
よって，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４６部
裁判長裁判官長谷川     浩   二
裁判官萩   原孝基
裁判官中   嶋邦人
（別紙）
イ号物件目録


被告が生産し，使用し，譲渡し，貸し渡し，輸出若しくは輸入し，又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする以下の構成を有する農産物選別システム。１ａ搬送ラインに連結されていないトレイと，農産物供給領域から農産物箱詰装置に渡って農産物を載せたトレイを搬送する搬送ラインとを備え，１ｂこの搬送ラインには，このトレイ上の農産物の品質を検査するために搬送ラインの途中に設定された検査領域，及び検査領域上で計測された検査結果に基づいて個々のトレイ上の農産物を排出するように所定の仕分区分別のプールコンベアが多数分岐接続されている搬送ライン下流側の仕分領域が設定され，１ｃ各トレイに，その上に載せられている農産物の検査結果を直接又は識別標識
を介して間接的に読出し可能に記録し，
１ｄ仕分領域の上流に設けたＩＣリーダにより個々のトレイの農産物検査結果を読出して該当する仕分区分のプールコンベアに該トレイを排出する農産物選別
システムであって，
１ｅ仕分領域からプールコンベアに排出されずにオーバーフローしたトレイを搬送ラインの上流側に戻すリターンコンベアを設けると共に，このリターンコンベアにより戻したトレイを搬送ラインに送り込む位置を，検査領域の終端とＩ
Ｃリーダの間とした
１ｆ農産物選別システム。
（別紙）
ロ号物件目録
金沢市農業協同組合砂丘地集出荷場（住所は省略）に設置されたスイカ選別装置であって，以下の構成を具備している。
ロ１ａ搬送ラインと結合されていないトレーと，供給エリアから箱詰エリアに渡ってスイカを載せたトレーを搬送する搬送ラインとを備え，ロ１ｂ搬送ラインには，トレー上のスイカの品質を検査するために搬送ラインの途中に設定された計測エリア，並びに計測エリア上で計測された等級階級情報及びプールコンベアに存在するトレーに関する情報に基づいて個々のトレー上のスイカを排出するプールコンベアを適宜選択し，個々のトレー上のスイカを同一階級かつ同一等級ごとに仕分けするためのプールコンベアが多数分岐接続されている搬送ライン下流側の仕分エリアが設定され，ロ１ｃ各トレーにはＩＣチップが内蔵され，その上に載せられているスイカの等級階級情報をＩＣチップの識別情報を介して間接的に読出し可能に記録し，ロ１ｄ仕分エリアの上流に設けた第２のＩＣリーダにより個々のトレーのスイカの等級階級情報を読出して該当する仕分区分のプールコンベアに該トレーを
排出するスイカ選別装置であって，
ロ１ｅ仕分エリアからプールコンベアに排出されずにオーバーフローしたトレーを搬送ラインの上流側に戻すリターンコンベアを設けると共に，このリターンコンベアにより戻したトレーを搬送ラインに送り込む位置を，検査エリア
の終端と第２のＩＣリーダの間とした
ロ１ｆスイカ選別装置。
内部品質検査システムは，以下の構成を具備している。ロ２ａローラーコンベア等の搬送ラインにより水平に搬送面上を移送され，中央には，円形の貫通穴を有し，その上部にスイカを載せて移送するトレーと，ロ２ｂコンベア上のトレーに載ったスイカに対し，持上部材を上下動機構によりトレーの貫通穴に嵌合するように上方に移動させ，持上部材の上部円形外周部をスイカに押し当てた状態で，持上部材の内部に多数設置されたＬＥＤにより下方の周囲から光を照射し，照射されたスイカから出る透過光を受光するようにトレーの貫通した穴を通して該スイカの一部表面に対向する受光手
段と，
ロ２ｃ光ファイバー先端部に透過光以外の外乱光が受光するのを阻止するようにスイカと光ファイバー先端部の対向位置の間に配置される筒状の受光遮光部
材と，
ロ２ｄ多数のＬＥＤからの照射光を光ファイバー先端部及び受光遮光手段の間を除くスイカの周囲から該スイカを照射する投光手段とを備えたことを特徴と
する
ロ２ｅスイカの内部品質検査装置。
（別紙）
ハ号物件目録
きょうわ農業協同組合共和町メロン集出荷選果施設（住所は省略）に設置されたメロン選別装置であって，以下の構成を具備している。ハ１ａ搬送ラインと結合されていないトレーと，供給エリアから箱詰エリアに渡ってメロンを載せたトレーを搬送する搬送ラインとを備え，ハ１ｂ搬送ラインには，トレー上のスイカの品質を検査するために搬送ラインの途中に設定された計測エリア，並びに計測エリア上で計測された等級階級情報及びプールコンベアに存在するトレーに関する情報に基づいて個々のトレー上のメロンを排出するプールコンベアを適宜選択し，個々のトレー上のメロンを同一階級かつ同一等級ごとに仕分けするためのプールコンベアが多数分岐接続されている搬送ライン下流側の仕分エリアが設定され，ハ１ｃ各トレーにはＩＣチップが内蔵され，その上に載せられているメロンの等級階級情報をＩＣチップの識別情報を介して間接的に読出し可能に記録し，ハ１ｄ仕分エリアの上流に設けた第２のＩＣリーダにより個々のトレーのメロンの等級階級情報を読出して該当する仕分区分のプールコンベアに該トレーを
排出するメロン選別装置であって，
ハ１ｅ仕分エリアからプールコンベアに排出されずにオーバーフローしたトレーを搬送ラインの上流側に戻すリターンコンベアを設けると共に，このリターンコンベアにより戻したトレーを搬送ラインに送り込む位置を，検査エリア
の終端と第２のＩＣリーダの間とした
ハ１ｆメロン選別装置。
（別紙）
ニ号物件目録
熊本市農業協同組合北部選果場（住所は省略）に設置されたスイカ選別装置であって，以下の構成を具備している。
ニ１ａ搬送ラインと結合されていないトレーと，供給エリアから箱詰エリアに渡ってスイカを載せたトレーを搬送する搬送ラインとを備え，ニ１ｂ搬送ラインには，トレー上のスイカの品質を検査するために搬送ラインの途中に設定された計測エリア，並びに計測エリア上で計測された等級階級情報及びプールコンベアに存在するトレーに関する情報に基づいて個々のトレー上のスイカを排出するプールコンベアを適宜選択し，個々のトレー上のスイカを同一階級かつ同一等級ごとに仕分けするためのプールコンベアが多数分岐接続されている搬送ライン下流側の仕分エリアが設定され，ニ１ｃ各トレーにはＩＣチップが内蔵され，その上に載せられているスイカの等級階級情報をＩＣチップの識別情報を介して間接的に読出し可能に記録し，ニ１ｄ仕分エリアの上流に設けた第２のＩＣリーダにより個々のトレーのスイカの等級階級情報を読出して該当する仕分区分のプールコンベアに該トレーを
排出するスイカ選別装置であって，
ニ１ｅ仕分エリアからプールコンベアに排出されずにオーバーフローしたトレーを搬送ラインの上流側に戻すリターンコンベアを設けると共に，このリターンコンベアにより戻したトレーを搬送ラインに送り込む位置を，検査エリア
の終端と第２のＩＣリーダの間とした
ニ１ｆスイカ選別装置。


平成２３年７月２７日判決言渡
平成２２年（行ケ）第１０３５２号審決取消請求事件
平成２３年６月２７日口頭弁論終結
判                決
原            告          大塚製   薬株式   会社訴訟代理人弁理士          三      枝      英      二同                        中      野      睦      子同                        林              雅      仁同                        宮      川      直      之被            告          特許庁   長官指定代   理人           松      本      直      子同                        東              裕      子同                        柳              和      子同                        唐      木      以知    良同                        小      林      和      男
主                文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が不服２００７－３１０９０号事件について平成２２年１０月４日にした審決を取り消す。
第２争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
原告は，平成１２年１２月２８日，発明の名称を「ベンゼンスルフォナート化合物」とする発明について，特許出願（特願２０００－３９９８２８。以下「本願」という。）をしたが，平成１９年７月２６日付けで拒絶理由が通知され，次いで，同年１０月９日付けで拒絶査定を受けたので，同年１１月１６日，これに対する不服の審判（不服２００７－３１０９０号事件）を請求し，同年１２月１０日付け手続補正書を提出した。特許庁は，平成２２年１０月４日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「審決」という。）をし，その謄本は，同月１９日に原告に送達された。
２特許請求の範囲
本願の特許請求の範囲における請求項１の記載は，以下のとおりである（甲３。以下，この発明を「本願発明」という。以下，本願の特許請求の範囲，明細書を合わせて「本願明細書」ということがある。）。
【請求項１】一般式（１）【化１】
ができないと判断した。その理由の要旨は，以下のとおりである。(1)審決が認定した引用発明の内容並びに本願発明と引用発明との一致点及び相違点は，以下のとおりである（判決注相違点は一つであるが，審決に従って，相違点Ａと表記する。）。
ア引用発明の内容
４－クロロブチルｐ－トルエンスルフォナート化合物
イ一致点
「４－クロロブチル置換ベンゼンスルフォナート化合物」である点
ウ相違点Ａ
置換ベンゼンスルフォナート化合物のベンゼン環上の置換基が，本願発明においては，「ｏ－ニトロ」であるのに対し，引用発明においては，「ｐ－メチル」であ
る点
(2)相違点Ａについて
刊行物１においては，最終生成物である化合物が医薬組成物として使用されることを考慮すれば，より不純物の少ない高純度のものが得られるような反応を求めることは，当業者に周知の課題であるところ，引用発明の「４－クロロブチル化」剤も，アルキル部分が結合する原料としてのアルキル化剤であり，より不純物の少ない高純度のものが得られるようにするために，より穏和な条件で行える方法が望ましいといえるから，引用発明において，ｐ－メチルベンゼンスルフォナートより優れた脱離基であることが周知であるｏ－ニトロベンゼンスルフォナートを導入したものとし，それにより，「４－クロロブチル化」剤として，「４－クロロブチルｏ－ニトロベンゼンスルフォナート化合物」を想到することは当業者にとって容易である。本願発明の化合物については，その化学構造となるように合成することは，当業者にとって困難があるとはいえない。
(3)本願発明の効果について
本願発明の「４－ハロゲノブチルｏ－ニトロベンゼンスルフォナート化合物」は，「ｏ－ニトロベンゼンスルホン酸基」を脱離基とする「４－ハロゲノブチル化」剤であるといえるので，「７－（４－ハロゲノブトキシ）－３，４－ジヒドロカルボスチリルを工業的規模にて，安価に，しかも簡便な操作で，高収率且つ高純度で製造できる」という，本願発明の中間体としての効果とは，「４－ハロゲノブチル化」剤としての効果であるといえる。
一方，引用発明である「４－クロロブチルｐ－トルエンスルフォナート化合物」も，フェノール性水酸基に対する「４－クロロブチル化」剤として用いられる中間体であり，反応の相手である原料のフェノールに縮合する環が異なるものの，本願発明と同様の反応に用いられる中間体であるといえる。また，刊行物１においても，「４－クロロブチルｐ－メチルベンゼンスルフォナート化合物」を中間体として用いた合成剤２において高収率で最終生成物が得られている。また，刊行物２には，「ｏ－ニトロベンゼンスルホナートもトシラートより優れた脱離基である」ことが記載されているので，脱離基としてより優れたものを用いれば，脱離が容易になって，より穏和な条件で反応を行うことができ，その結果，不純物の少ない高純度のものが得られることは，当業者が予測し得ることである。したがって，本願発明の化合物を中間体として用いた「４－ハロゲノブチル化」剤としての効果は，当業者の予測を超える格別顕著なものとはいえない。
第３当事者の主張
１審決の取消事由に係る原告の主張


審決は，本願発明の容易想到性の判断の誤り－周知技術の認定の誤り（取消事由１），本願発明の容易想到性の判断の誤り－引用発明に刊行物２記載の発明を適用した誤り（取消事由２）及び本願発明の効果に係る認定の誤り（取消事由３）があり，これらは，審決の結論に影響を及ぼすから，審決は取り消されるべきである。(1)本願発明の容易想到性の判断の誤り－周知技術の認定の誤り（取消事由１）審決は，技術常識ないし周知技術として，刊行物２に「（『アルキルエステルの有用性は脱離基としてのスルホナートアニオン（Ｒ’ＳＯ３－）にあり，・・・アルキル化剤としてよく用いられる』こと，『ｏ－ニトロベンゼンスルホナートもトシラートより優れた脱離基である』ことが記載されており（摘示２ａ），上記の脱離基としての性質は，当業者に周知であるといえる。すなわち，トシラートは，ｐ－トルエンスルフォナート（ｐ－メチルベンゼンスルフォナート）と同義であるから，アルキル化剤として，ｐ－メチルベンゼンスルフォナートより，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートの方が優れていることが周知といえる。」（審決書７頁１１行ないし２１行）と認定し，「より不純物の少ない高純度のものが得られるような反応を求めることは，当業者に周知の課題であるといえるところ，引用発明の『４－クロロブチル化』剤も，アルキル部分が結合する原料としてのアルキル化剤であり，より不純物の少ない高純度のものが得られるようにするために，より穏和な条件で行える方法が望ましいといえるから，引用発明において，ｐ－メチルベンゼンスルフォナートより優れた脱離基であることが周知であるｏ－ニトロベンゼンスルフォナートを導入したものとし，それにより，『４－クロロブチル化』剤として，『４－クロロブチルｏ－ニトロベンゼンスルフォナート化合物』を想到することは，当業者にとって容易である。」（審決書７頁２３行ないし３３行）と判断した。ところで，上記審決が認定した「アルキル化剤として・・・優れている」とは，アルキル化反応の目的化合物を高収率かつ高純度で得られることを指すものと解される。
しかし，審決の認定，判断は，以下のとおり誤りである。ア審決は，刊行物２の記載から，技術常識ないし周知技術として，「アルキル化剤として，ｐ－メチルベンゼンスルフォナートより，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートの方が優れていることが周知といえる。」と認定した。しかし，審決の認定は誤りである。その理由は以下のとおりである。(ｱ)刊行物２には，脱離基として，ｐ－メチルベンゼンスルフォナートより，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートの方が優れていることの記載はあるものの，アルキル化剤として，ｐ－メチルベンゼンスルフォナートより，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートの方が優れていることの記載や示唆はない。すなわち，刊行物２は，スルホン酸エステルが，どのような場合にどのような反応をするかを述べるものであり，審決が引用した記載は，このような種々の「場合」の一つとして，スルフォナートアニオンが優れた脱離基である場合を述べた箇所にすぎない。すなわち，刊行物２では，ｐ－メチルベンゼンスルフォナートのように優れた脱離基の場合，アルコール性水酸基をとり込んで脱離し，アルキル基側にアルコール性水酸基が残らない反応になるので，スルホン酸エステルはアルキル化剤となり得ること，ｐ－メチルベンゼンスルフォナートより優れた脱離基の場合もまた同様に反応することが示唆されているにすぎず，脱離基として優れたスルフォナートを有する化合物が優れたアルキル化剤であることが記載されているのではない。
刊行物２は，トシラート（ｐ－メチルベンゼンスルフォナート）よりもｏ－ニトロベンゼンスルフォナートの方が優れた脱離基であるとしており，むしろ，トシラートに代えてｏ－ニトロベンゼンスルフォナートをアルキル化剤に用いた場合は，アルキル化されやすい原子（反応点）を複数有する原料化合物に対しては，これを選択性なくアルキル化してしまい，高収率及び高純度で目的物を得ることができなくなるという望ましくない結果になることを示唆するものである。したがって，刊行物２の記載は，アルキル化剤として，ｐ－メチルベンゼンスルフォナートより，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートの方が優れていることの記載も，その示唆もなく，本願発明に導く動機付けになる示唆はないというべきである。(ｲ)また，脱離基として優れたスルフォナートを有する化合物が優れたアルキル化剤であることが技術常識というわけではない。
ところで，原告は，アルキル化剤として本願発明の化合物に包含される本願明細書の実施例１（段落【００２６】）記載の化合物（以下「本願化合物Ｎｓ」という場合がある。）又は刊行物１の合成例２の化合物（以下「甲１化合物Ｔｓ」という場合がある。）を用いた実験を実施したが，高い純度及び高い収率で目的化合物が得られるかどうか，すなわち，優れたアルキル化剤であるか否かは，反応相手の化合物によって異なるとの結果が得られた（甲７）。同結果に照らすならば，より優れた脱離基を有する化合物が優れたアルキル化剤とはいえない。したがって，必ずしも脱離基として優れたスルフォナートを有する化合物が優れたアルキル化剤であるとはいえず，より優れた脱離基を有する化合物として審決が認定した本願化合物Ｎｓを用いた場合に，常に高い純度と高い収率で目的化合物が得られるのではないことは明らかである。
これに対し，被告は，化合物が優れた脱離基を有し，アルキル化剤として優れているとは，反応相手によらず反応性が大きい（特定の分子又は原子を選択的にアルキル化するという選択性を有さない）ことを前提としていると推測される。しかし，反応相手によらず反応性が大きいアルキル化剤を，本願発明の化合物のアルキル化の対象である７－ヒドロキシ－３，４－ジヒドロ－２（１Ｈ）－キノリン（判決注正確には，７－ヒドロキシ－３，４－ジヒドロ－２（１Ｈ）－キノリノン）である。以下「化合物７Ｑ」ということがある。）のように，アルキル化を受ける原子を多数持っている化合物に用いた場合には，目的の特定の原子（本願発明の目的においてはヒドロキシ基の酸素原子）をアルキル化する場合に，目的の特定の原子以外もアルキル化されてしまうので，副生成物が生じてしまい，高収率及び高純度で目的物を得ることができなくなる点で好ましくない。(ｳ)したがって，審決が，刊行物２のみに基づいて，技術常識ないし周知技術として，「アルキル化剤として，ｐ－メチルベンゼンスルフォナートより，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートの方が優れていることが周知といえる。」と認定したことは誤りである。


イ審決は，「より不純物の少ない高純度のものが得られるような反応を求めることは，当業者に周知の課題である」として，「引用発明の『４－クロロブチル化』剤も，アルキル部分が結合する原料としてのアルキル化剤であり，より不純物の少ない高純度のものが得られるようにするために，より穏和な条件で行える方法が望ましいといえるから，引用発明において，ｐ－メチルベンゼンスルフォナートより優れた脱離基であることが周知であるｏ－ニトロベンゼンスルフォナートを導入したものとし，それにより，『４－クロロブチル化』剤として，『４－クロロブチルｏ－ニトロベンゼンスルフォナート化合物』を想到することは，当業者にとって容易である。」と判断した。
しかし，審決の判断は誤りである。
より不純物の少ない高純度のものが得られるような反応を求めることが当業者に周知の課題であるとしても，より不純物の少ない高純度のものが得られるようにする場合に，当然に，より穏和な条件で行える方法が望ましいことが周知の技術的事項であるとはいえない。
すなわち，化学反応において，不純物が多くなる原因としては，原料化合物や目的化合物の分解，化学反応の不十分な進行，及び副反応等が挙げられる。化学反応が，原料化合物の種類，酸又は塩基の存在及びその強さ，ｐＨの高低，触媒の存在及びその種類，温度の高低，圧力の高低，反応時間の長短，溶媒の種類，及び気相の種類等の多くの条件によって異なる結果を与えることは当業者に周知であり，これらの条件を単純に穏和な条件にすれば，より不純物の少ない高純度のものが得られるとはいえない。また，実際の反応条件は，これらの数多くの条件の組み合わせであり，ある反応条件が別の反応条件に比べて穏和かどうかを判断することが難しいことが多い。本願発明のようなフェノール性水酸基の酸素原子をアルキル化（Ｏ－アルキル化）しようとする場合も，様々な副反応が起こり得る。穏和な条件にした場合，目的とする反応及び様々な副反応のうち，どれが優先的に起こるようになるかの予測は非常に困難である。
これに対し，被告は，引用発明の化合物を用いた反応（甲１の段落【００４２】合成例２）について，Ｃ－アルキル化との競争反応を考慮する必要性が少ない場合であると主張する。しかし，合成例２の基質化合物は，化合物７Ｑと異なり，アルキル化され易い原子として，ヒドロキシ基の酸素原子しか有しておらず，アルキル化する場合に副反応が起こりにくい化合物であるといえるから，引用発明は，複数のアルキル化され易い原子の中で，ヒドロキシ基の酸素原子を選択的にアルキル化して，目的化合物を得るという本願発明の課題を有しておらず，その示唆もないというべきである。
そうすると，「より不純物の少ない高純度のものが得られるようにするために，より穏和な条件で行える方法が望ましい」と一般化できるものではない。少なくとも，刊行物１及び２には，当業者が，不純物の少ない高純度のものが得られるようにするために，引用発明において，ｐ－メチルベンゼンスルフォナートより優れた脱離基であることが周知であるｏ－ニトロベンゼンスルフォナートを導入した特許発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等は存在しない。したがって，審決が「『４－クロロブチル化』剤として，『４－クロロブチルｏ－ニトロベンゼンスルフォナート化合物』を想到することは，当業者にとって容易である。」と判断したことは誤りである。
ウ以上のとおり，審決は，周知技術についての認定を誤り，その結果，本願発明の容易想到性の判断を誤ったものである。
(2)本願発明の容易想到性の判断の誤り－引用発明に刊行物２記載の発明を適用
した誤り（取消事由２）
審決は，刊行物２に基づいて，「アルキル化剤として，ｐ－メチルベンゼンスルフォナートより，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートの方が優れていることが周知といえる」，「引用発明の『４－クロロブチル化』剤も，アルキル部分が結合する原料としてのアルキル化剤であ（る）」と認定し（上記(1)のとおり），この認定に基づいて，「引用発明において，置換ベンゼンスルフォナート化合物のベンゼン環上の置換基である『ｐ－メチル』を，アルキル化剤としてより優れた『ｏ－ニトロ』とすること，すなわち，引用発明の『４－クロロブチルｐ－トルエンスルフォナート化合物』に代えて，本願発明の『４－ハロゲノブチルｏ－ニトロベンゼンスルフォナート化合物』を想到することは，当業者にとって容易である。」（審決書８頁３行ないし９行）と判断した。
しかし，審決の判断は誤りである。
すなわち，引用発明の化合物（及び本願発明の化合物）は，反応相手である化合物中のフェノール性水酸基の酸素原子をアルキル化するものであるが，刊行物２記載の反応は，これらと異なり，反応相手である化合物中のベンゼン環の炭素原子をアルキル化するものであって，刊行物２には，炭素原子のアルキル化について，「メタキシレン４２などのアルキル化剤としてよく用いられる」と記載されるにすぎず，酸素原子のアルキル化については，一切記載されていない。アルキル化の場合，一般に，新しく生成する結合の種類によって分類されており，ひとまとめにアルキル化と考えることはできない（甲９・３７８頁ないし３８０頁の「アルキル化」の項目参照。）。炭素原子のアルキル化と酸素原子のアルキル化とでは，通常，異なるアルキル化剤が用いられ，その反応機構も異なっているから，炭素原子をアルキル化する刊行物２記載の反応は，引用発明の化合物を用いた反応（及び本願発明の化合物を用いた反応）とは作用，機能の共通性がなく，当業者が引用発明に刊行物２記載の発明を適用して，本願発明を容易に想到し得るとはいえない。
この点に対し，被告は，アルキル化される原子にかかわらず，脱離基部分がｐ－メチルベンゼンスルフォナートであるよりもｏ－ニトロベンゼンスルフォナートである方が，反応性が高いアルキル化剤となるから，刊行物２には，刊行物１のアルキル化剤における脱離基をｐ－メチルベンゼンスルフォナートからｏ－ニトロベンゼンスルフォナートに代える示唆があるに等しい旨主張する。しかし，被告の主張は失当である。刊行物２は，刊行物１のアルキル化剤における脱離基をｐ－メチルベンゼンスルフォナートからｏ－ニトロベンゼンスルフォナートに代えることで，化合物７Ｑのように複数の反応点を有する化合物においてヒドロキシ基の水素原子を選択的にアルキル化できるようになることを示唆するものではなく，反応性が高いアルキル化剤になることは，副生成物を生じさせる可能性が高くなることを示唆するものである。そうすると，本願発明の目的を達成しようとする当業者は，刊行物１のアルキル化剤における脱離基をｐ－メチルベンゼンスルフォナートからｏ－ニトロベンゼンスルフォナートに代えることを妨げられるか，少なくとも，刊行物１のアルキル化剤における脱離基をｐ－メチルベンゼンスルフォナートからｏ－ニトロベンゼンスルフォナートに代えることをしたはずだとはいえない。したがって，引用発明の「４－クロロブチルｐ－トルエンスルフォナート化合物」に代えて，本願発明の「４－ハロゲノブチルｏ－ニトロベンゼンスルフォナート化合物」を想到することは，当業者にとって容易とはいえず，審決は，相違点Ａに係る容易想到性の判断を誤ったものである。


(3)本願発明の効果に係る認定の誤り（取消事由３）審決は，「刊行物２には，『ｏ－ニトロベンゼンスルホナートもトシラートより優れた脱離基である』（摘示２ａ）ことが記載されているので，脱離基としてより優れたものを用いれば，脱離が容易になって，より穏和な条件で反応を行うことができ，その結果，不純物の少ない高純度のものが得られることは，当業者が予測し得ることである。よって，本願発明の化合物を中間体として用いた『４－ハロゲノブチル化』剤としての効果は，当業者の予測を超える格別顕著なものであるとはいえない。」（審決書９頁１３行ないし２０行）と認定した。しかし，審決の認定には誤りがある。その理由は以下のとおりである。ア上記(1)イ   のとおり，「脱離基としてより優れたものを用いれば，脱離が容易になって，より穏和な条件で反応を行うことができ，その結果，不純物の少ない高純度のものが得られる」と一般化できるものではなく，本願発明の化合物を用いることにより，化合物７Ｑの４－ハロゲノブチル化を行った場合に高い純度及び収率で目的化合物を得られることは，当業者の予測を超える格別顕著な効果というべきである。
本願発明の課題は，化合物７Ｑにおけるアルキル化され易い複数の原子の中で，７位のヒドロキシ基の酸素原子を選択的に４－ハロゲノブチル化することにより，７－（４－ハロゲノブトキシ）－３，４－ジヒドロカルボスチリル（以下「化合物７Ｃ」ということがある。）を，工業的規模で，安価に，簡便な操作で，高収率かつ高純度で製造可能にする新規化合物を提供するというものであり，化合物７Ｃは，化合物７Ｑを４－ハロゲノブチル化することにより得られる。しかし，優れた脱離基（反応性が高い脱離基）を用いれば，目的とするアルキル化物の収率が下がる可能性があること，穏和な条件を採用したからといって，目的とは別の反応が抑制されることを合理的に期待できないことから，「脱離基としてより優れたものを用いれば，脱離が容易になって，より穏和な条件で反応を行うことができ，その結果，不純物の少ない高純度のものが得られる」との審決の判断は誤りである。これに対し，被告は，刊行物１の段落【００４２】の「４－クロロブチルｐ－メチルベンゼンスルフォナート化合物」を用いた合成例２において，収率９５％という高収率で最終生成物が得られていることから，「４－クロロブチルｐ－メチルベンゼンスルフォナート化合物」の奏する効果は十分高く，本願発明が格別顕著な効果を奏するとはいえない旨主張する。しかし，刊行物１の合成例２の基質と化合物７Ｑとでは，アルキル化され易い原子の数が１個であるか複数であるかという大きな違いを有するので，刊行物１の合成例２の結果と本願発明の効果とを比較することは失当である。
また，被告は，本願発明は，化合物７Ｃを工業的規模で，高収率かつ高純度で製造するとの用途に限定されるのではなく，あらゆる用途に使用される物質に係る発明であるから，「反応例１１，反応Ａ」における使用について顕著な効果があるからといって，そのことのみで顕著な効果を理由に，進歩性を肯定することはできない旨主張する。しかし，被告の主張は失当である。化合物の物質発明の進歩性判断（特に，有利な効果の参酌）に当たっては，発明の課題が解決され，それについて優れた作用効果が奏されていれば足りると解すべきである。本願発明の課題は，一般的に「優れたアルキル化剤」を提供することではなく，化合物７Ｃを工業的規模で，安価に，簡便な操作で，高収率かつ高純度で製造可能にすることであり，そのような新規化合物を提供したことが，その効果である。発明の解決課題と無関係の性質において，一般的な「アルキル化剤」として本願発明の化合物が優れていないからといって，本願発明が優れた効果を有していないとはいえない。イ甲５の実施例Ａでは，確かに，高い純度が得られているが，高い純度が得られるとの結果は，作用が弱い塩基を用いたこと（審決のいう「穏和な条件」を用いたこと）によるものではない。
原告の実験結果（甲７）によれば，反応例１１（塩基として水酸化リチウムを使用）と反応例Ａ（甲５の実施例Ａ，塩基として炭酸カリウムを使用）を対比すると，本願化合物Ｎｓを用いて化合物７Ｑを４－ハロゲノブチル化した場合，用いた塩基の作用の強さにかかわらず（より厳しい条件であっても，より穏和な条件であっても），高い収率と高い純度が得られた。そうすると，上記実験結果により，反応例Ａ（甲５の実施例Ａ）で高い純度が得られたことが，作用が弱い塩基を用いたことによるものでないことが分かる。
したがって，審決が，甲５の実施例Ａで実施例Ｂ及びＣに比べて高い純度が得られたことに関し，「実施例Ｂ及びＣ（比較例）は，塩基として，実施例Ａの炭酸カリウムよりも強い作用を有する水素化リチウムや水素化ナトリウムを用いるといった厳しい条件で反応を行うことによって，純度が低下し，不純物も多量に生成しているものである。これは，・・・実施例Ｂ及びＣが，より脱離しにくいｐ－トルエンスルフォナートを用いたために，より強い条件で反応をせざるを得なかったのに対し，実施例Ａがより穏和な条件で反応を行えたことにより，不純物の少ない高純度のものが得られたと説明できるから，この実験結果から，本願発明の効果が格別顕著なものと認めることはできない。」（審決書１０頁２０行ないし３２行）とした認定は，誤りといえる。
ウ以上のとおり，審決は，本願発明の効果に係る認定を誤り，本願発明の容易想到性の判断を誤ったものである。
２被告の反論
原告の主張する取消事由は，以下のとおり，いずれも理由がなく，審決に取り消されるべき違法はない。
(1)取消事由１（本願発明の容易想到性の判断の誤り－周知技術の認定の誤り）
に対し
ア原告は，「審決が，刊行物２のみに基づいて，技術常識ないし周知技術として，『アルキル化剤として，ｐ－メチルベンゼンスルフォナートより，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートの方が優れていることが周知といえる。』と認定したことは誤りである。」と主張する。
しかし，原告の主張は失当である。
(ｱ)原告は，「刊行物２には，アルキル化剤として，ｐ－メチルベンゼンスルフォナートより，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートの方が優れていることの記載も，その示唆もない」旨主張する。


しかし，原告の主張は誤りである。刊行物２の記載から，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートがｐ－メチルベンゼンスルフォナートより優れた脱離基であり，優れた脱離基であれば，アルキル化剤として優れていると導き出すことができる。すなわち，刊行物２には，「10.3.4スルホン酸エステルの反応    スルホン酸エステル（Ｒ’ＳＯ２－ＯＲ”）はＲ’とＲ”の性質によって熱や加水分解などに対する安定性が大きく異なる．加水分解はアルキルエステルのほうがアリールエステルより容易に起こる．アルキルエステルの加水分解は，ＳＮ１およびＳＮ２型のＣ－Ｏ結合開裂で進む．それゆえアルキルエステルの有用性は脱離基としてのスルホナートアニオン（Ｒ’ＳＯ３－）にあり，アルコール性水酸基がとり込まれるためメタキシレン４２などのアルキル化剤としてよく用いられる．しかもハロゲン化アルキルに比べ，脱離生成物に対する置換生成物の比率が大きい特徴をもっている．そのうえ，ｎ－アルキルエステルの場合でも転位生成物を与えない．トリフルオロメタンスルホナート（triflate基）は特に良好な脱離基であり，ＭｅＯＳＯ２ＣＦ３はＭｅＯＳＯ２－ｐ－Ｔｏｌよりも１０４倍も速くアセトリシスを受ける．ｏ－ニトロベンゼンスルホナートもトシラートより優れた脱離基である．」（３４９頁４ないし１６行）との記載がある。上記記載は，「スルホン酸エステルの反応」に関するものであり，その中の「ｏ－ニトロベンゼンスルホナートもトシラートより優れた脱離基である．」という記載は，「ｏ－ニトロベンゼンスルホナート」が，「トシラート」（ｐ－メチルべンゼンスルフォナート）よりも「優れた脱離基」であることを示すものである。また，どのようなメカニズムで「優れた脱離基」であるかについては，「アルキルエステルの加水分解は，ＳＮ１およびＳＮ２型のＣ－Ｏ結合開裂で進む．それゆえアルキルエステルの有用性は脱離基としてのスルホナートアニオン（Ｒ’ＳＯ３－）にあり，アルコール性水酸基がとり込まれるためメタキシレン４２などのアルキル化剤としてよく用いられる．」と記載され，スルホン酸アルキルエステルの「スルホナートアニオン（Ｒ’ＳＯ３－）」が脱離基として関与する反応において，優れた脱離基として働くことをいうものである。そして，「スルホナートアニオン（Ｒ’ＳＯ３－）」が脱離基として関与する反応においては，「アルコール性水酸基」がとり込まれて「スルホナートアニオン（Ｒ’ＳＯ３－）」が脱離基となった後は，アルキル基「Ｒ”」が残ってアルキル化反応が起こるのであるから，アルキル基が反応するとなれば，反応相手の化合物の種類に関わらず，必然的に「アルキル化剤」となり，優れた脱離基として働くということは，優れたアルキル化剤として働くということにほかならない。なお，刊行物２には，「メタキシレン４２などのアルキル化剤」と記載されているので，刊行物２に記載されている「スルホン酸エステルの反応」におけるアルキル化がメタキシレンの例に限定されるものではないと理解できる。したがって，刊行物２の記載から，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートがｐ－メチルベンゼンスルフォナートより優れた脱離基であり，優れた脱離基であれば，アルキル化剤として優れていることが導き出せる。
(ｲ)原告は，「脱離基として優れたスルフォナートを有する化合物が優れたアルキル化剤であることが技術常識というわけではない。」と主張する。しかし，原告の主張は，以下のとおり誤りである。
すなわち，刊行物２にいう「アルキル化剤」は，メタキシレンのような炭素原子のアルキル化に限らず，酸素原子のアルキル化をも含むＳＮ１及びＳＮ２型のアルキル化反応一般に用いるアルキル化剤であると解されるところ，酸素原子のアルキル化を含むＳＮ２型の求核置換反応の脱離基の反応性等について，マクマリー有機化学（上）第４版（乙３）には，ＳＮ２型の求核置換反応の脱離基に関し，ＳＮ２反応においては，優れた脱離基ほど，反応速度が速く，反応性が大きい旨が記載されているから，反応を行う上では，劣った脱離基より優れた脱離基が好ましく，「優れた脱離基は優れたアルキル基である」といえることは，当業者の技術常識といえる。
また，ヘンドリックソン・クラム・ハモンド有機化学［Ｉ］第３版（乙１）にも，脱離基が関与する「アルキル化」反応を含む求核置換反応の反応性について，良い脱離基（優れた脱離基）が，置換されやすい（反応性が大きい）ことが記載されている。
さらに，上記(ｱ)の刊行物２の「10.3.4   スルホン酸エステルの反応」に関する箇所には，「トリフルオロメタンスルホナート」の場合に，「特に良好な脱離基であり」，「ＭｅＯＳＯ２ＣＦ３はＭｅＯＳＯ２－ｐ－Ｔｏｌよりも１０４倍も速くアセトリシスを受ける」と記載されており，優れた脱離基では，反応速度が速いことが明記されているから，「優れた脱離基」が，脱離基が関与するアルキル化反応において優れたアルキル化剤であることを意味すると自然に理解できる。以上の記載によれば，優れた脱離基であれば，アルキル化剤として優れていることは，当業者の技術常識であると合理的に理解される。(ｳ)したがって，刊行物２の記載から，「アルキル化剤として，ｐ－メチルベンゼンスルフォナートより，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートの方が優れていることが周知といえる。」と認定した審決に誤りはない。
イ原告は，「より不純物の少ない高純度のものが得られるようにするために，より穏和な条件で行える方法が望ましい」と一般化できるものではないから，刊行物１及び２に基づいて，「４－クロロブチル化」剤として，「４－クロロブチルｏ－ニトロベンゼンスルフォナート化合物」を想到することは，当業者にとって容易とはいえない旨主張する。
しかし，原告の主張は，以下のとおり失当である。


まず，化学実験法（乙４）には，化学反応を左右する要素として反応温度や反応圧力等が考えられること，反応温度の上昇は化学反応の速度を早める一方で，副反応の危険性を高めること，有機反応ではたいていの場合目的反応だけが起こって，いきなり純粋な製品を得るということはなく，副反応を伴うことによって，生成物の純度が下がることが記載され，また副反応は反応条件が激しくなるほど増加するのが普通であり，穏やかな反応であるほど，副反応が低減して，不純物の少ない高純度のものが得られることが記載されている。そうすると，「より不純物の少ない高純度のものが得られるようにする場合に，当然に，より穏和な条件で行える方法が望ましい」ことは，当業者が化学反応を行うに当たって，副反応の危険性を少なくするために，最初に考慮する当然の技術常識といえる。そのため，引用発明の化合物をアルキル化剤として用いたアルキル化反応，すなわち，スルホン酸アルキルエステルをアルキル化剤として用いた酸素原子のアルキル化反応についても，乙４に記載されているような化学反応における通常の考慮が必要であることは明らかである。
また，後記(2)のとおり，アルコール及びフェノールのスルホン酸アルキルエステルとの直接置換（ＳＮ２）反応によるエーテルの合成反応は，一般的な方法であり，ＳＮ２反応においては，優れた脱離基ほど，反応速度が速く，反応性が大きいのであるから（上記ア(ｲ)），反応を行う上では，劣った脱離基より優れた脱離基が望ましい。
さらに，「脱離基による電荷の安定化が大きくなればなるほど，遷移状態のエネルギーが低くなり，反応も速くなる」（乙３）の記載によれば，優れた脱離基の方が加えるエネルギーが少なくてすむ，すなわち，低い反応温度等の穏和な条件で反応を行うことができるということであるから，ＳＮ２反応においても，穏和な条件が望ましいといえる。
以上の各記載によれば，「より不純物の少ない高純度のものが得られるようにするために，より穏和な条件で行える方法が望ましい」ことは，化学反応における当業者の技術常識であると合理的に理解される。
したがって，引用発明の化合物をアルキル化剤として用いたアルキル化反応，すなわち，スルホン酸アルキルエステルをアルキル化剤として用いた酸素原子のアルキル化反応において，「より不純物の少ない高純度のものが得られるようにするために，より穏和な条件で行える方法が望ましい」との技術常識を前提として，「『４－クロロブチル化』剤として，『４－クロロブチルｏ－ニトロベンゼンスルフォナート化合物』を想到することは，当業者にとって容易である」とした審決の判断に誤りはない。
(2)取消事由２（本願発明の容易想到性の判断の誤り－引用発明に刊行物２記載の発明を適用した誤り）に対し
原告は，炭素原子のアルキル化と酸素原子のアルキル化とでは，通常，異なるアルキル化剤が用いられ，その反応機構も異なっているから，炭素原子をアルキル化する刊行物２記載の反応は，（酸素原子をアルキル化する）引用発明の化合物を用いた反応（及び本願発明の化合物を用いた反応）とは作用，機能の共通性がないから，引用発明に刊行物２記載の発明を適用して，相違点Ａに係る構成を容易に想到することはできないと主張する。
しかし，原告の主張は，以下のとおり失当である。
すなわち，乙１，２，５ないし７によれば，スルホン酸アルキルエステルを使用するＳＮ１及びＳＮ２型のアルキル化反応としては，「メタキシレン」のような炭素原子のアルキル化だけでなく，刊行物１記載の酸素原子のアルキル化も，当業者であれば容易に想到する周知の反応であり，また，化学大辞典編集委員会編，「化学大辞典」（甲９）の「アルキル化」（３７８頁右欄ないし３８０頁左欄）の項には，「芳香族スルホン酸アルキルエステル」は，「炭素原子のアルキル化」だけでなく，「酸素原子のアルキル化」，「窒素原子のアルキル化」においても，アルキル化剤として挙げられており，いずれのアルキル化にも使用される共通の試薬として周知であることが理解できる。
上記記載を参酌すれば，刊行物２記載の反応は，炭素原子のアルキル化に限らず，スルホン酸アルキルエステルを用いるアルキル化反応一般であり，刊行物２記載の「アルキル化剤」は，メタキシレンのような炭素原子のアルキル化に限らず，酸素原子のアルキル化をも含むアルキル化反応一般に用いるアルキル化剤であると解するのが合理的である。刊行物２の「アルキルエステルの加水分解は，ＳＮ１およびＳＮ２型のＣ－Ｏ結合開裂で進む．それゆえアルキルエステルの有用性は脱離基としてのスルホナートアニオン（Ｒ’ＳＯ３－）にあり，アルコール性水酸基がとり込まれるためメタキシレン４２などのアルキル化剤としてよく用いられる．」との記載からは，「アルキルエステルの有用性」は，「メタキシレン４２」の「アルキル化剤」に限定されるとは解されず，「ＳＮ１およびＳＮ２型のＣ－Ｏ結合開裂で進」み，「スルホナートアニオン（Ｒ’ＳＯ３－）」を脱離基とし，「アルコール性水酸基がとり込まれる」反応，すなわち，ＳＮ１及びＳＮ２型のアルキル化反応全般における有用性を述べていると理解できる。
したがって，当業者であれば，ＳＮ１及びＳＮ２型のアルキル化反応には，スルホン酸アルキルエステルを用いる酸素原子等のアルキル化も含まれると解し，刊行物２にいう「アルキル化剤」が，メタキシレンのような炭素原子のアルキル化に限らず，酸素原子のアルキル化を含むＳＮ１及びＳＮ２型のアルキル化反応一般に用いるアルキル化剤であると理解する。以上のとおりであるから，原告の主張は失当である。
(3)取消事由３（本願発明の効果に係る認定の誤り）に対しア原告は，本願発明の化合物を用いることにより，化合物７Ｑの４－ハロゲノブチル化を行った場合に高い純度及び収率で目的化合物を得られることは，当業者の予測を超える格別顕著な効果というべきである旨主張する。しかし，原告の主張は，以下のとおり失当である。


すなわち，上記(1)ア(ｱ)，(ｲ)のとおり，副反応は反応条件が激しくなるにつれて増加するから，副反応などを少なくするために（純度や収率等を高めるために），当業者は穏和な条件を採用するのが普通であって，穏やかな反応であれば危険も少なく，副反応なども少なくすることができるというのが化学反応の技術常識であり，反応温度を上げずに済むような穏和な条件を設定して，より不純物の少ない高純度のものを得ようとすることは，当業者が化学反応を行うに当たり，副反応の危険性を少なくするために最初に考慮する事項であるし，優れた脱離基であれば，遷移状態のエネルギーを下げるので反応速度が速くなるため，加えるエネルギーが少なくてすむ，すなわち穏和な条件で反応を行うことができるというのも技術常識である。また，本願発明は化合物７Ｑの４－ハロゲノブチル化を行う発明ではないから，原告の主張は特許請求の範囲に基づく主張ではない上，本願発明は，収率に関しては，参考例１では９６．８％であるのに対し，刊行物１では「４－クロロブチルｐ－メチルベンゼンスルフォナート化合物」を用いた合成例２において，収率９５％という高収率で最終生成物が得られているから，「４－クロロブチルｐ－メチルベンゼンスルフォナート化合物」の奏する効果は十分高く，本願発明と引用発明の収率を比較しても，本願発明が格別顕著な効果を奏するとはいえない。さらに，刊行物２には「ｏ－ニトロべンゼンスルホナートもトシラートより優れた脱離基である」と記載されるから，当業者がトシラート（ｐ－メチルべンゼンスルフォナート）に代えてｏ－ニトロベンゼンスルフォナートのような優れた脱離基を用いれば，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートの脱離が容易となって，アルキル化の反応性が（副反応より）高まることにより，アルキル化の収率が向上することは当業者が予測し得るものであり，上記のとおり，脱離基としてより優れたものを用いれば，脱離が容易になって，より穏和な条件で反応を行うことができ，その結果，不純物の少ない高純度のものが得られるといえるから，高い純度という効果も当業者が予測し得るものである。
この点，原告の実験結果（甲７）は，本願化合物Ｎｓと甲１化合物Ｔｓの２種のアルキル化剤を用いた比較実験において，本願化合物Ｎｓが，特定の反応相手の化合物を用いた反応において，甲１化合物Ｔｓよりも収率及び純度が高く，アルキル化剤として優れているものの，反応相手の化合物が異なると，収率及び純度の程度がさまざまであり，必ずしも本願化合物Ｎｓが甲１化合物Ｔｓよりもアルキル化剤として優れているわけではないとの結果を示している。しかし，甲７において，すべての反応が適切な反応条件（反応溶媒，反応圧力，反応温度，反応時間，反応試剤等）を採用したと認めるべき根拠は見いだせないから，必ずしも，本願化合物Ｎｓが甲１化合物Ｔｓよりもアルキル化剤として優れているわけではないという結果を導くことはできない。そうすると，甲７によって，本願発明についての効果の顕著性が示されたとはいえない。
また，本願発明は，化合物７Ｃを工業的規模で，安価に，簡便な操作で，高収率かつ高純度で製造可能にすることを課題の１つとするものではあるが，特許請求の範囲に記載されるとおり，物の発明であり，「化合物７Ｃを製造するためのアルキル化剤」等の用途を特定した用途発明や，「化合物７Ｃを製造する方法」という製造方法の発明ではないから，本願発明の課題は，上記のものに限定されるわけではない。この点，原告は，化合物７Ｑの４－ハロゲノブチル化という特定のアルキル化反応に適用したときの効果において顕著性を有していれば，本願発明の進歩性が認められるべきである旨主張する。しかし，甲７（表１）によれば，本願発明の化学物質を「アルキル化剤」として使用したとき，化合物７Ｃを製造する場合に高収率及び高純度で化合物７Ｃが得られること（反応例１１，反応Ａ）が示される一方，化合物７Ｃ以外の他の化合物を製造する場合には，必ずしも化合物７Ｃを製造する場合のような収率及び純度において優れた効果が得られないこと（反応例１，３，５，７，９）も示されている。本願発明は化学物質に係る物の発明であるから，「アルキル化剤」に限らず，あらゆる用途での使用が含まれるところ，原告の主張によれば，「反応例１１，反応Ａ」における使用の効果において顕著性を有していれば，本願発明全体について進歩性が認められることとなり，特許法の趣旨に反し，不合理である。
したがって，本願発明の化合物を用いた「４－ハロゲノブチル化」剤（アルキル化剤）としての効果は，当業者の予測を超える格別顕著なものとはいえない。以上のとおりであり，刊行物１，２に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたとした審決の判断に誤りはない。
イ原告は，甲５の実施例Ａでは，実施例Ｂ及びＣに比べて高い純度が得られたことに関し，「原告の実験結果（甲７）によれば，・・・本願化合物Ｎｓを用いて化合物７Ｑを４－ハロゲノブチル化した場合，用いた塩基の作用の強さにかかわらず，高い収率と高い純度が得られたことから，反応例Ａ（甲５の実施例Ａ）で高い純度が得られたことが，作用が弱い塩基を用いたためではないことは明らかである。」として，審決の判断は誤りであると主張する。
しかし，原告の主張は失当である。
本願発明は，化合物７Ｑを４－ハロゲノブチル化する発明ではないので，原告の主張は特許請求の範囲に基づく主張ではない。また，上記アのとおり，本願発明の化合物を用いた「４－ハロゲノブチル化」剤としての効果は当業者の予測を超える格別顕著なものではない。
第４当裁判所の判断
当裁判所は，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，審決に取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は以下のとおりである。１取消事由１（本願発明の容易想到性の判断の誤り－周知技術の認定の誤り）
について
(1)原告は，審決が，刊行物２のみに基づいて，技術常識ないし周知技術として，「アルキル化剤として，ｐ－メチルベンゼンスルフォナートより，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートの方が優れていることが周知といえる。」と認定したことは誤りである旨主張する。
しかし，原告の主張は，以下のとおり失当である。


アまず，刊行物２には，「10.3.4    スルホン酸エステルの反応」として，「スルホン酸エステル（Ｒ’ＳＯ２－ＯＲ”）はＲ’とＲ”の性質によって熱や加水分解などに対する安定性が大きく異なる．加水分解はアルキルエステルのほうがアリールエステルより容易に起こる．アルキルエステルの加水分解は，ＳＮ１およびＳＮ２型のＣ－Ｏ結合開裂で進む．それゆえアルキルエステルの有用性は脱離基としてのスルホナートアニオン（Ｒ’ＳＯ３－）にあり，アルコール性水酸基がとり込まれるためメタキシレン４２などのアルキル化剤としてよく用いられる．しかもハロゲン化アルキルに比べ，脱離生成物に対する置換生成物の比率が大きい特徴をもっている．そのうえ，ｎ－アルキルエステルの場合でも転位生成物を与えない．トリフルオロメタンスルホナート（triflate基）は特に良好な脱離基であり，ＭｅＯＳＯ２ＣＦ３はＭｅＯＳＯ２－ｐ－Ｔｏｌよりも１０４倍も速くアセトリシスを受ける．ｏ－ニトロベンゼンスルホナートもトシラートより優れた脱離基である．」との記載がある（甲２の３４９頁４ないし１６行）。
上記記載によれば，「スルホン酸エステル（Ｒ’ＳＯ２－ＯＲ”）」の加水分解により，アルコール性水酸基が取り込まれ，「スルホナートアニオン（Ｒ’ＳＯ３－）」が脱離基として脱離すること，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートがトシラート（ｐ－メチルベンゼンスルフォナート）より優れた脱離基であることが示されているといえる。
また，「スルホン酸エステル（Ｒ’ＳＯ２－ＯＲ”）」の加水分解により，「スルホナートアニオン（Ｒ’ＳＯ３－）」が脱離すると，アルキル基（Ｒ”）が残り，反応相手の化合物の種類にかかわらず，アルキル化反応が起こると当業者に理解されるから，「スルホン酸エステル」は「アルキル化剤」であるといえる。そして，優れた脱離基を有する「スルホン酸エステル」であれば，優れたアルキル化剤ということができる。
そうすると，当業者にとって，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートがｐ－メチルベンゼンスルフォナートより優れた脱離基であることが示されるならば，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートがｐ－メチルベンゼンスルフォナートより優れたアルキル化剤として働くことが示されているということができる。したがって，刊行物２には，アルキル化剤として，ｐ－メチルベンゼンスルフォナートより，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートの方が優れていることが示されていること，また，その説明に照らして，当業者の技術常識であることが認められる。イ原告は，実験（甲７）によれば，高い純度及び高い収率で目的化合物が得られるかどうかは，反応相手の化合物によって異なる（反応例１と２，３と４，５と６，７と８，及び，９と１０で，使用する塩基，溶媒，反応温度，反応時間，薬剤の配合比についての条件を同一とし，脱離基としてｏ－ニトロベンゼンスルフォナートとｐ－メチルベンゼンスルフォナートを有するアルキル化剤（本願化合物Ｎｓと甲１化合物Ｔｓ）を用いて比較を行ったところ，反応１と２では，ほぼ同等の純度と収率で目的化合物が得られたが，その他の組合せでは，脱離基としてｏ－ニトロベンゼンスルフォナートを有するアルキル化剤を用いた場合の方が収率が劣り，その程度もさまざまであった）との結果が示されたことから，「脱離基として優れたスルフォナートを有する化合物が優れたアルキル化剤であることが技術常識とはいえない」と主張する。
しかし，上記アの「『スルホン酸エステル（Ｒ’ＳＯ２－ＯＲ”）』の加水分解により，アルコール性水酸基が取り込まれ，『スルホナートアニオン（Ｒ’ＳＯ３－）』が脱離基として脱離すると，アルキル基（Ｒ”）が残り，反応相手の化合物の種類にかかわらず，アルキル化反応が起こるから，優れた脱離基を有する「スルホン酸エステル」であれば，優れたアルキル化剤ということができる」との点は，スルホン酸エステルを用いたアルキル化反応における一般的な知見であり，技術常識であると合理的に理解される。これに対して，原告が依拠する上記実験は，種々，反応条件を変えて目的化合物の収率や純度を比較したものであり，収率において相違が生じた原因が，単にアルキル化剤として使用した化合物の相違によるものであるか否かは不明であるから，実験条件によって結果に違いが発生したからといって，上記の一般的な知見が否定されるべきであるということはできない。ウ以上によれば，「アルキル化剤として，ｐ－メチルベンゼンスルフォナートより，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートの方が優れていることが周知といえる。」と認定した審決に誤りは認められず，原告の主張は失当である。(2)原告は，「より不純物の少ない高純度のものが得られるようにするために，より穏和な条件で行える方法が望ましい」と一般化できるものではないから，刊行物１及び２に基づいて，「４－クロロブチル化」剤として，「４－クロロブチルｏ－ニトロベンゼンスルフォナート化合物」を想到することは，当業者にとって容易とはいえないと主張する。
しかし，原告の主張は，以下のとおり失当である。


すなわち，①ヘンドリックソン・クラム・ハモンド「有機化学［Ⅰ］第３版」（乙１の３９３頁）に，アルキル化反応を含む求核置換反応について，「相対的な脱離基の反応性」の項に，「置換反応の機構上脱離基は求核体と逆の関係にあり，反応性も逆の順序になることが多い．したがって，良い求核体であって，非常に強い塩基は置換が非常に困難であり，弱い安定な塩基は置換されやすい．求核体の場合と同様に同種の原子が脱離電子をもつ場合には，塩基性が弱い程良い脱離基となる・・・」との記載があること，②マクマリー「有機化学（上）第４版」（乙３の３８３，３８５頁）に，「最も弱い塩基（強酸から導かれたアニオン）は実際最も優れた脱離基である．ｐ－トルエンスルホン酸エステル（トシラート）脱離基はヨウ化物イオンや臭化物イオンと同様に，非常に容易に置換される・・・．安定なアニオンが優れた脱離基になる理由は，遷移状態を調べることによって理解することができる。ＳＮ２反応の遷移状態では，電荷が攻撃する求核試薬と脱離基の両方に分布している．脱離基による電荷の安定化が大きくなればなるほど，遷移状態のエネルギーが低くなり，反応も速くなる．」，「優れた脱離基（より安定なアニオン）は遷移状態のエネルギーを下げるので・・・反応速度が速くなる．」との記載があることに照らすならば，アルキル化反応において，優れた脱離基は，遷移状態のエネルギーが低く，反応性が大きい，すなわち，より穏和な条件の下でも反応が進みやすいことは，本願出願前において技術常識であったといえる。また，畑一夫他編「化学実験法」（乙４の２１０，２１１，２１８頁）に，「一般に，溶液反応を左右する三つの基本的な要素と考えられるものは，溶液濃度，反応温度，圧力である．これらを適宜調節することによって反応を促進したり抑制したり，さらに反応の性質そのものを変えてしまうことができる．」，「有機反応では大抵の場合目的反応だけが起こって，いきなり純粋な製品を得るということはない．」，「化学反応はなるべく早くしかも穏やかに，できれば加熱，冷却，加圧，減圧，かきまぜなどの手間やその他時間，経費を最小限にして進められるのが理想である．そして穏やかな反応であれば危険も少なく，副反応なども少なくすることができる．」との記載があり，同記載によれば，一般に，より穏和な条件の反応であれば，副反応が少なく，より不純物の少ない高純度のものが得られる可能性が高くなるものと理解される。そうすると，本願出願前において，「より不純物の少ない高純度のものが得られるようにするために，より穏和な条件で行える方法が望ましい」ことは，化学反応における当業者の技術常識であったことが認められる。そして，上記技術常識を前提とすれば，刊行物２の「ｏ－ニトロベンゼンスルホナートもトシラートより優れた脱離基である．」との記載から（甲２），当業者は，不純物の少ない高純度のものが得られるようにするために，引用発明において，ｐ－メチルベンゼンスルフォナートより優れた脱離基であることが周知であるｏ－ニトロベンゼンスルフォナートを導入して本願発明の相違点Ａに係る構成に到達することに困難はないというべきである。
したがって，「『４－クロロブチル化』剤として，『４－クロロブチルｏ－ニトロベンゼンスルフォナート化合物』を想到することは，当業者にとって容易である。」とした審決の判断に誤りはなく，原告の主張は失当である。２取消事由２（本願発明の容易想到性の判断の誤り－引用発明に刊行物２記載の発明を適用した誤り）について
原告は，炭素原子のアルキル化と酸素原子のアルキル化とでは，通常，異なるアルキル化剤が用いられ，その反応機構も異なっているから，炭素原子をアルキル化する刊行物２記載の反応は，（酸素原子をアルキル化する）引用発明の化合物を用いた反応（及び本願発明の化合物を用いた反応）とは作用，機能の共通性がなく，当業者が引用発明に刊行物２記載の発明を適用して，本願発明を容易に想到し得るとはいえない旨主張する。
しかし，原告の主張は，以下のとおり失当である。
刊行物２の「アルキルエステルの加水分解は，ＳＮ１およびＳＮ２型のＣ－Ｏ結合開裂で進む．それゆえアルキルエステルの有用性は脱離基としてのスルホナートアニオン（Ｒ’ＳＯ３－）にあり，アルコール性水酸基がとり込まれるためメタキシレン４２などのアルキル化剤としてよく用いられる．」との記載について，これを，「アルキルエステルの有用性」が，「メタキシレン４２」の「アルキル化剤」のみに限定して記載したものと理解する根拠はない。むしろ，同記載は，「ＳＮ１およびＳＮ２型のＣ－Ｏ結合開裂で進」み，「スルホナートアニオン（Ｒ’ＳＯ３－）」を脱離基とし，「アルコール性水酸基がとり込まれる」反応，すなわち，ＳＮ１及びＳＮ２型のアルキル化反応全般において有用である旨を述べたものと理解するのが合理的である。


のみならず，化学大辞典編集委員会編「化学大辞典１」の「アルキル化」の項（甲９の３７８頁右欄ないし３８０頁左欄）に，「芳香族スルホン酸アルキルエステル」が，「炭素原子のアルキル化」だけでなく，「酸素原子のアルキル化」，「窒素原子のアルキル化」においても，アルキル化剤として挙げられていること，ヘンドリックソン・クラム・ハモンド「有機化学［Ⅰ］第３版」（乙１の３９１，４０６，４０７頁）に，「求核置換反応において基質のかわりに求核体の側に焦点をしぼって考えると，それはアルキル化（alkylation）とよばれることが多く，問題にしている分子（この場合求核体）にアルキル基（Ｒ－Ｌから生じたＲ）が結合することを意味する。この分子Ｒ－Ｌをアルキル化剤（alkylatingagent）とよぶ．この場合求核体上の結合にあずかる原子を指定して示す（Ｃ，Ｏ，Ｎ，Ｓアルキル化）が，これは双性イオンによるアルキル化を明確にするうえで重要である．」，「この節ではＣ－Ｏ単結合をもつおもな官能基，およびこのＣ－Ｏ結合の生成と開裂の方法について概観する．まずはじめに考察する官能基はアルコール（Ｒ－ＯＨ），エーテル（Ｒ－ＯＲ’），および，エステル（Ｒ－ＯＣＯＲ’）である。ＳＮ１またはＳＮ２の反応条件のどちらかを利用して酸素を含む求核体が飽和炭素を攻撃し脱離基と置換するような反応を用いて，しばしばこれらの化合物が合成される。・・・エーテル・・・を合成する方法としては直接置換（ＳＮ２）のほうが通常加溶媒分解よりも有利である。・・・ハロゲン陰イオンは最も一般的にみられる脱離基であるが，スルホン酸エステル（Ｒ－ＳＯ２Ｏ－）・・・も用いられる．」と記載されることから，「スルホン酸エステル」を利用した「アルキル化」が，炭素原子のアルキル化反応に限定されず，酸素原子のアルキル化反応も含まれることは当業者にとって周知ということができる。
そうすると，当業者であれば，ＳＮ１及びＳＮ２型のアルキル化反応には，スルホン酸アルキルエステルを用いる酸素原子等のアルキル化も含まれると解し，刊行物２にいう「アルキル化剤」が，メタキシレンのような炭素原子のアルキル化に限らず，酸素原子のアルキル化を含むＳＮ１及びＳＮ２型のアルキル化反応一般に用いるアルキル化剤であると理解するものと認められる。これに対し，原告は，「刊行物２の内容は，アルキル化剤における脱離基をｐ－メチルベンゼンスルフォナートからｏ－ニトロベンゼンスルフォナートに代えることで，化合物７Ｑのように複数の反応点を有する化合物においてヒドロキシ基の水素原子を選択的にアルキル化できるようになることを示唆するものではなく，反応性が高いアルキル化剤になることは，副生成物を生じさせる可能性が高くなることを示唆するものである。」と主張する。しかし，原告の主張は失当である。上記１(2)のとおり，一般に，遷移状態のエネルギーが低く，反応性が大きければ，より穏和な条件の下でも反応が進みやすく，穏和な条件を採用することにより，副反応が少なく，より不純物の少ない高純度のものが得られる可能性が高いことは技術常識といえる。そうすると，刊行物２の「ｏ－ニトロベンゼンスルホナートもトシラートより優れた脱離基である．」との記載から，アルキル化剤における脱離基をｐ－メチルベンゼンスルフォナートからｏ－ニトロベンゼンスルフォナートに代える場合，当業者であれば，穏和な反応条件を採用して，副反応を抑制し，より高純度のものを得ようとすると考えられる。したがって，反応性の高いアルキル化剤を用いたとしても，複数の反応点を有する化合物と反応させた場合に，副生成物を生じさせる可能性が高くなることが示唆されるとはいえない。以上のとおりであり，当業者が引用発明に刊行物２記載の発明を適用して，本願発明に想到することは容易とした審決の判断に誤りはないというべきである。３取消事由３（本願発明の効果に係る認定の誤り）について(1)原告は，「脱離基としてより優れたものを用いれば，脱離が容易になって，より穏和な条件で反応を行うことができ，その結果，不純物の少ない高純度のものが得られる」と一般化できるものではないから，本願発明の化合物を用いることにより，化合物７Ｑの４－ハロゲノブチル化を行った場合に高い純度及び収率で目的化合物を得られることは，当業者の予測を超える格別顕著な効果というべきである旨主張する。
しかし，原告の主張は，以下のとおり採用できない。
上記１(2)のとおり，アルキル化反応において，優れた脱離基は，遷移状態のエネルギーが低く，反応性が大きいこと，一般に，遷移状態のエネルギーが低く，反応性が大きければ，より穏和な条件の下でも反応が進みやすく，副反応が少なく，より不純物の少ない高純度のものが得られる可能性が高くなることは，本願出願前における当業者の技術常識と認められるから，「脱離基としてより優れたものを用いれば，脱離が容易になって，より穏和な条件で反応を行うことができ，その結果，不純物の少ない高純度のものが得られる」ことも，一般的な技術常識ということができる。
したがって，より脱離基として優れた本願発明の化合物を用いることにより，化合物７Ｑの４－ハロゲノブチル化を行った場合に高い純度及び収率で目的化合物が得られることは，当業者であれば予測可能な効果というべきであり，原告の主張は失当である。
なお，原告は，本願発明の課題は，化合物７Ｃを工業的規模で，安価に，簡便な操作で，高収率かつ高純度で製造可能にすることであり，これを解決する優れた作用効果が奏されていれば，そのような効果との関係で，相違点Ａに係る構成は容易でないと解すべきであるとも主張するが，上記のとおり，奏された効果が当業者に予測可能であるから，この点の原告の主張は採用できない。(2)原告は，甲５の実施例Ａで実施例Ｂ及びＣに比べて高い純度が得られたことに関し，「原告の実験結果（甲７）によれば，・・・本願化合物Ｎｓを用いて化合物７Ｑを４－ハロゲノブチル化した場合，用いた塩基の作用の強さにかかわらず，高い収率と高い純度が得られたことから，反応例Ａ（甲５の実施例Ａ）で高い純度が得られたことが，作用が弱い塩基を用いたためではないことは明らかである。」として，本願発明の効果が格別顕著なものであり，容易想到とはいえないと主張する。
しかし，原告の主張は，以下のとおり採用できない。


甲５の実施例Ａの反応条件は，「水（１．５ｍｌ）及びエタノール（１３．５ｍｌ）の混合溶液中に炭酸カリウム（１．０２ｇ，７．４ミリモル）を溶解し，これに７－ヒドロキシ－３，４－ジヒドロ－２（１Ｈ）－キノリノン（１．００ｇ，６．１ミリモル）及び４－クロロブチル２－ニトロベンゼンスルホナート（１．５５ｇ，６．７５ミリモル）を加え，４０±５℃に加熱し，同温度で５時間撹拌した」というものであり，収量は１．４７ｇ，収率は９４．５％であったこと，実施例Ｂの反応条件は，「７－ヒドロキシ－３，４－ジヒドロ－２（１Ｈ）－キノリノン（０．５ｇ，３ミリモル）及び水酸化リチウム・１水和物（１４０ｍｇ，３．３ミリモル）をジメチルホルムアミド（１０ｍｌ）に加え，この混合物を４時間撹拌し，得られる溶液に，４－クロロブチルｐ－トルエンスルホナート（０．９ｇ，４．５ミリモル）を加え，室温で終夜撹拌した」というものであり，収量は０．７３ｇ，収率は９４．０％であったこと，実施例Ｃの反応条件は，「ジメチルホルムアミド（２０ｍｌ）の中に，７－ヒドロキシ－３，４－ジヒドロ－２（１Ｈ）－キノリノン（１．０ｇ，６．１ミリモル）及び水素化ナトリウム（２６０ｍｇ，６０％は鉱油，６．５ミリモル）を加え，この混合物を４時間撹拌し，得られる溶液に，４－クロロブチルｐ－トルエンスルホナート（１．７ｇ，８．６ミリモル）を加え，０±１０℃で終夜撹拌した」というものであり，収量は１．４９ｇ，収率は９６．０％であったことが認定される。
一方，甲７の反応例１１は，反応条件が「７－ヒドロキシ－３，４－ジヒドロ－１Ｈ－キノリン－２－オン（１４ｇ）のＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（１４０ｍＬ）溶液に水酸化リチウム・１水和物（３．６０ｇ，１．０倍モル）を加えて，室温（１７～１９℃）で１時間撹拌後，４－クロロブチル２－ニトロベンゼンスルフォネート（２５．２ｇ，１．０倍モル）を加え，室温（２０℃～２４℃，最高３６℃）で５時間反応した」というものであり，収率は９９．２％，純度は９６．９％であったことが認められる。
上記認定に基づいて，甲５の実施例Ａの反応条件と実施例Ｂ及びＣの反応条件を比較すると，「４－クロロブチル２－ニトロベンゼンスルホナート」，「４－クロロブチルｐ－トルエンスルホナート」のいずれを使用するかという違いのほか，塩基（炭酸カリウム，水酸化リチウム，水素化ナトリウム），反応温度，撹拌時間，加える化合物の量，反応手順等も区々であるから，これらの実施例の比較のみから，得られたサンプル（７－（４－クロロブトキシ）－３，４－ジヒドロ－２（１Ｈ）－キノリノンの結晶）の純度に違いが生じた原因を断定することは困難であるというべきである。
また，甲５の実施例Ａの反応条件と甲７の実験結果の反応例１１の反応条件を比較しても，両者が「４－クロロブチル２－ニトロベンゼンスルホナート」を使用していること，塩基として甲５の実施例Ａが炭酸カリウムを使用し，甲７の反応例１１が水酸化リチウムを使用していることは認められるものの，それ以外に反応温度，反応手順，加える化合物の量が異なるから，両者の対比のみから，本願化合物Ｎｓを用いて化合物７Ｑを４－ハロゲノブチル化した場合，用いた塩基の作用の強さにかかわらず，高い収率と高い純度が得られると結論付けることは困難である。なお，原告は，更に実験結果（甲１２）を提出する。これによれば，実験例１において「４－クロロブチル２－ニトロベンゼンスルフォネート」を使用し，実験例２において「４－クロロブチルｐ－トルエンスルフォネート」を使用し，他の反応条件を等しくし，７－（４－クロロブトキシ）－３，４－ジヒドロ－１Ｈ－キノリン－２－オンの収率，純度等を比較した結果，実験例１では不純物を除いた収率（真の収率）は高く，実験例２ではその収率が低かったことがわかる。この結果からすると，むしろ，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートがｐ－メチルベンゼンスルフォナートより優れた脱離基を有する優れたアルキル化剤であり，高収率で目的化合物が得られたとも考えられ，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートを用いたことによる効果は，せいぜい当業者の予測の範囲内であるといえる。この点，原告は，甲１２の実験結果によれば，反応条件が穏和かどうかによって効果の違いがないことが示されると主張する。しかし，実験例１と実験例２は，使用するアルキル化剤以外については，同一の反応条件の下で実施されていることから，反応条件が厳しいか穏和かによって効果に違いがあるかどうかは不明であるというべきである。
そうすると，これらの実験結果等から，本願発明の効果が格別顕著なものと認めることができないとした審決は，結論において誤りはないというべきである。(3)したがって，審決が「本願発明の効果に係る認定を誤り，本願発明の容易想到性の判断を誤った」とする原告の主張は失当である。
４小括
以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，審決に取り消すべき違法はないものと判断される。原告は，他にも縷々主張するが，いずれも採用の限りでない。
第５結論
よって，原告の請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
飯      村      敏      明
裁判官
池      下              朗
裁判官
武      宮      英      子


平成２７年９月８日宣告
平成２７年（わ）第１６１号，第２１８号，第４６７号
主        文
被告人を懲役２年及び罰金２００万円に処する。
罰金を完納することができないときは，金１万円を１日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判が確定した日から５年間懲役刑の執行を猶予する。
理        由
（犯罪事実）
被告人は，
第１不正の利益を得る目的で，法定の除外事由がないのに，平成２６年４月１８日から同月１９日までの間に，２回にわたり，肩書住所地の自宅で，マイクロソフトコーポレーションがその製品であるソフトウェア「MicrosoftOfficeProfessionalPlus2013」について，ソフトウェアのライセンス取得者以外の者によるソフトウェアのプログラムの実行を制限するために用いているライセンス認証システムの効果を妨げることにより，ソフトウェアのプログラムの実行を可能とする機能を有するプログラムであるＡ及びＢを，東京都千代田区ａ町ｂ丁目   ｃ番ｄ   号ｅビ   ル内に   設置さ   れたＣ   株式会   社が管   理する   サーバ   コンピュータの記憶装置に記憶・蔵置させた上，同年６月７日，前記各プログラムの蔵置先ＵＲＬ情報を記録した圧縮ファイルＤの蔵置先ＵＲＬを，インターネットオークションの落札者であるＥに通知し，同人が前記各プログラムを取得し得る状態にして提供して，営業上用いられている技術的制限手段により制限されているプログラムの実行を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有するプログラムを電気通信回線を通じて提供し，不正競争を行った。（平成２７年２月２７日付け公訴事実）
第２他人になりすまして特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けることを目的として，平成２６年７月６日から同月１５日までの間に，岡山県倉敷市ｆ町ｇｈ番地ｉで，姉であるＦから，株式会社Ｇ銀行Ｈ支店に開設された同人（口座番号1145674）及びその２人の子（口座番号1145682，1145690）各名義の総合口座通帳３通及びキャッシュカード３枚を譲り受けた。
（平成２７年６月５日付け公訴事実）
第３商標の使用に何ら権限がないのに，平成２６年７月２７日，同市ｊｋ番地ｌ店で，インターネットに接続されたパーソナルコンピュータから，前記サーバコンピュータに接続し，その記憶装置内に，株式会社ジャストシステムが電子計算機用プログラムを指定商品として商標登録を受けている「一太郎」の標準文字からなる商標（商標登録番号第５０３９２４５号）に類似する商標を，「一太郎２０１４徹    スーパープレミアム（ダウンロード版）」と称する電子計算機用プログラムに関する販売広告を内容とする情報とともに記憶・蔵置させ，これをインターネットサイト上に掲載した上，同日から同月３０日までの間，Ｉら同サイトを利用する者にインターネット回線を通じて提供して閲覧させて，株式会社ジャストシステムの商標権を侵害する行為とみなされる行為を行った。
（平成２７年３月１９日付け公訴事実）
（証拠関係）
省略
（弁護人の主張に対する判断）
１第１（不正競争防止法違反）について
弁護人の主張
被告人は，前記認定したとおりの行為に及んだことは認めるが，不正の利益を得る目的もなかったし，これが違法であるとも思っていなかった旨主張・供述し，弁護人もこれに基づき，被告人が提供したものは，不正競争防止法２条１項１１号の規制対象となっていない技術的制限手段を回避するプログラムを実行する「情報」ないし「ノウハウ」の域を出るものではなく，仮に被告人の行為が同条項にいう「提供」に該当するとしても，被告人は，自らの行為の違法性を基礎付ける事実を認識できなかったから故意が認められず，いずれにせよ無罪であると主張する（なお，弁護人は，弁論要旨では全く主張しなかったが，当初は公訴棄却も主張していた。）。
検討
ア公訴棄却の申立て
この主張は，被告人に不正競争防止法違反罪が成立しないことを前提とすると解されるが，後述のとおり，その前提は誤りであり，その他いろいろと主張する点を踏まえても，本件公訴提起に手続違反は認められず，採用できない。
イ提供行為の有無
関係証拠によると，以下の事実が認められ，被告人もこれを争うものではない。すなわち，被告人は，①インターネットオークションサイトで，ＪやＫ等複数の登録名を使用して取引していたが，Ｊの登録名を使って，Ｌと称する商品を商品単価８００円等として出品した際，②その登録名に割り当てられた記憶領域に，マイクロソフトコーポレーション（以下「マイクロソフト社」という。）が無償で提供し，試用期間が制限されているライセンス未認証の状態のソフトウェア「MicrosoftOfficeProfessional   Plus2013」（以下「オフィス２０１３」という。）の「評価版」の認証システムを妨げて利用制限を外し，「ライセンス認証された製品」として使用することを可能とするＢないしＡという名称のプログラム（以下，まとめて「認証回避プログラム」ともいう。）の取得方法や使用方法等について掲載した「マニュアル」という名称のファイルを含むＤという名称の圧縮ファイルを記憶・蔵置させるとともに，Ｋに割り当てられた記憶領域に上記認証回避プログラムを記憶・蔵置させ，認証回避プログラムや上記圧縮ファイルについて，他のインターネット利用者が閲覧，取得することができるように「公開」の設定をした上で，③上記商品の落札者に対し，上記圧縮ファイルの蔵置先ＵＲＬを通知し，④その結果，落札者が，同ＵＲＬにインターネット接続して，上記圧縮ファイル内の「マニュアル」という名称のファイルを閲覧し，その記載に従ってＫのＵＲＬにインターネット接続して認証回避プログラムをダウンロードすれば，オフィス２０１３評価版の認証システムを妨げ，利用制限を外すことが可能になった，というのである。
そうすると，被告人は，①ないし③のとおり，単に落札者に認証回避プログラムの蔵置先ＵＲＬを通知しただけでなく（③），自ら認証回避プログラムを自分が使用する登録名に割り当てられた記憶領域に記憶・蔵置させ，これを他のインターネット利用者が閲覧，取得できるように設定しているから（①，②），一連の行為が情報ないしノウハウの提供にとどまらないことは明らかであって，不正競争防止法２条１項１１号にいうプログラムの提供に該当する行為に及んだと認めるのが相当である。弁護人の主張は，一連の行為のうち③の部分だけを都合良く取り出しているが，その前提自体が誤りであり，失当というほかなく，その他いろいろと主張する点を逐一検討しても結論は変わらない。
ウ不正利益目的の有無等


不正競争防止法２１条２項４号にいう「不正の利益を得る目的」とは，公序良俗又は信義則に反する形で不当な利益を上げる目的というが，前記のとおり，被告人は，８００円という対価を設定して認証回避プログラムの蔵置先ＵＲＬ等を掲載したファイルをインターネットオークションサイトに出品し，その落札者に認証回避プログラムの蔵置先ＵＲＬを通知してマイクロソフト社が無償で提供していたオフィス２０１３評価版を正規版として使用できる状態にしていたものであるから，マイクロソフト社の対価回収機会を阻害する公序良俗又は信義則に反する形で不当な収益を上げる目的を有していたと認めるのが相当である。これに対し，被告人は，インターネットで調べた論文を読んだり，ゲームソフト等のコピーガード機能を外す効力を有する装置が量販店で普通に販売されているのを見たりしたので自分の行為が適法であると思っていたと述べるが，独自の見解というほかなく，単なる法の不知と変わるものではなく，認定したとおりの行為を意識的に行っている以上，違法性の意識に欠けるところもない（被告人自身も，利用していたインターネットオークションサイトからたびたび出品規制をかけられただけでなく，落札者から，被告人のやっていることが違法であると指摘されたことがあることを認めている。）。
２第２（犯罪による収益の移転防止に関する法律〔以下「犯罪収益移転防止法」という。〕違反）について
弁護人の主張
被告人は，通帳３通及びキャッシュカード３枚（以下，まとめて「本件通帳等」という。）については，姉から譲り受けたのではなく，借りただけである旨供述し，弁護人も，これに基づき，被告人は，自分だけが使用する目的ではなく，姉と共同で使用する目的を有していたから，犯罪収益移転防止法２７条１項にいう「他人になりすまして特定事業者…との間における預貯金契約…に係る役務の提供を受ける…目的」が認められず，無罪であると主張する。
検討
同条項にいう前記の目的とは，正当な権限がないのに他人名義の口座を利用する目的をいうが，姉の警察官調書等関係証拠によれば，被告人は，平成２６年６月か７月頃，姉に対し，自分の仕事関係で使うと称して口座の開設を依頼し，姉から，本件通帳等に関する姉とその２人の子供を名義人とする３つの銀行口座（以下「本件各口座」という。）に関する本件通帳等を受け取っているところ，３つの口座の入金先の大半が，被告人が利用していたインターネットオークションサイト関係であり，特に姉とその長男名義の２つの口座については，ほとんどが被告人が第１，第３の犯行で販売していたものに類するパソコンソフトの取引に関する入金である上，姉の口座については，サイトの登録名を姉から友人に変えながら，長男の口座については，友人から妻，更には再び友人に変えながらそれぞれ使用されているが，姉らが，本件各口座でインターネットオークションに出品するなどしていた形跡は全くうかがえない。そして，被告人は，当時，インターネットオークションで生計を立てていたと述べ，利用していたサイトからたびたび出品規制をかけられ，登録名を削除されるため，友人に頼んで名義を借りたもので，友人がこのオークションサイトに商品を出品したことは一度もなく，その名義は自分だけが使用していたと述べている。そうすると，被告人は，本件各口座を，自分がインターネットオークションで取引するために，使用していたと認めるのが相当であり，これに反する被告人の供述は，客観的な前記取引状況等と整合せず，採用できない。
３第３（商標法違反）について
弁護人の主張
被告人は，前記認定したとおりの行為に及んだことは認めるが，それが商標法違反になるとは知らなかったと主張・供述し，弁護人は，商標の類似性は，具体的な取引状況に基づいて商品の出所の誤認混同を生じるおそれの有無によって決すべきであるとして，被告人は，①中古品販売のインターネットオークションサイトに，製品そのものではなく，ダウンロードするためのマニュアルを廉価で出品しただけであるから，株式会社ジャストシステム（以下「ジャストシステム」という。）が販売元であると出所の誤認を惹起させたとはいえず，商標の類似性が否定されるとか，商品を説明ないし特定するため，商品名のタイトルとして「一太郎２０１４徹    スーパープレミアム（ダウンロード版）」と記載しただけで出所の誤認を惹起したとはいえないから，いずれにせよ商標法７８条の２が構成要件要素とする同法３７条１号にいう「登録商標に類似する商標の使用」には該当しない，②仮に該当するとしても，被告人は自分の行為が商標法に違反することを気付くことができる状況になかったから故意が認められず，いずれにせよ無罪であると主張する。
検討
ア類似商標の使用の有無（弁護人の主張①）
関係各証拠によれば，被告人がインターネットオークションサイト上に掲載したのは，「一太郎２０１４徹    スーパープレミアム（ＡＴＯＫ２０１４搭載）」という標章（以下「本件標章」という。）が付された商品であり，その出品画面には，商品の説明として，ジャストシステムのホームページ上に記載されていたＭのパッケージ画像や商品の落札価格，及びダウンロード版である旨の記載がされている。
商標の類似性は，弁護人が指摘するとおり，商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが（最高裁昭和３９年（行ツ）第１１０号昭和４３年２月２７日第３小法廷判決民集２２巻２号３９９頁参照），上記のとおり，本件標章は，その外観上，ジャストシステムが商標権を有する「一太郎」と同一であり，出品画面に掲載されている商品の画像も，同社のホームページ上のパッケージ画像と同一であるから，そのような外観等が与える印象からすると，被告人が出品した商品がジャストシステムが販売する商品と誤認混同を生ずるおそれがあることは明らかであり，商標の類似性が認められるというべきである。
そして，そもそも誤認混同を生じるおそれの対象は取引の相手方ではなく，商品の出所であるから，これを混同する点で弁護人の主張は誤っている。また，被告人は中古品であることを明記して出品していたわけではないから主張の前提に誤りがある上，不正競争防止法違反について検討したとおり，被告人が出品したものがマニュアルにとどまらないことは明らかであり，廉価で出品されたからといって直ちに出所の誤認混同のおそれがなくなるともいえない。したがって，弁護人の主張はいずれにせよ採用できず，その他，いろいろと主張する点を逐一検討しても結論は変わらない。
イ商標法違反の認識の有無（弁護人の主張②）
被告人は，犯罪事実のとおりの行為を意識的に行っている以上，行為の違法性を容易に認識することができたと認められ，それを阻却する特段の事情は証拠上一切うかがえないから，違法性の意識を含め故意に欠けるところはないというべきである。被告人は，単に情報提供していただけで，名前を使うぐらい大丈夫だと思っていたと供述するが，独自の見解というほかなく，単なる法の不知にすぎない。
（法令の適用）
省略
（量刑の理由）


主              文
１本件訴えのうち，名古屋市選挙管理委員会を処分行政庁とする処分の取消しを求める訴えを却下する。
２原告のその余の請求を棄却する。
３訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１当事者の求める裁判
１請求の趣旨
(1)処分行政庁名古屋市α区選挙管理委員会が，原告に対し平成２２年１２月９日付けでした，名古屋市議会解散請求者署名簿の効力に関する異議申出を棄却する旨の決定を取り消す。
(2)処分行政庁名古屋市選挙管理委員会が，Ａほか９名の名古屋市議会解散請求代表者に対し平成２２年６月２日にした，別紙１の様式の署名簿を使用することによって署名を無効とすることはできないとの処分を取り消す。
２被告の答弁
(1)本案前の答弁
主文第１項と同旨
(2)本案の答弁
原告の請求をいずれも棄却する。
第２事案の概要
１本件は，名古屋市議会の解散を請求する署名簿の署名の証明に関し，名古屋市議会議員である原告が，処分行政庁名古屋市α区選挙管理委員会（以下「α区選挙管理委員会」という。）に対し異議の申出をしたところ，これを棄却する旨の決定（以下「本件棄却決定」という。）を受けたので，その取消しを求めるとともに，処分行政庁名古屋市選挙管理委員会（以下「市選挙管理委員会」という。）が上記解散請求の署名収集に先立ち，その請求代表者らに対し，別紙１の様式の署名簿を使用することによって署名を無効とすることはできないとの処分をしたと主張して，その取消しを求める事案である。
２関係法令の定め
(1)地方自治法（以下「法」という。）７６条１項によれば，普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者（以下「選挙権者」という。）は，政令の定めるところにより，その総数の３分の１（選挙権者の総数が４０万を超える場合にあっては，その超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）以上の者の連署をもって，その代表者から，当該普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し，その議会の解散請求をすることができるものとされている。政令指定都市における市議会の解散請求の具体的な手続の概要は，別紙２のとおりである。
(2)地方自治法施行令（以下「令」という。）１００条で準用する令９１条ないし９３条，９８条の４によれば，市議会の解散請求をする場合には，命令で定める様式により調製した解散請求書，解散請求代表者証明書，解散請求者署名簿等を使用しなければならないところ，これらの様式については，地方自治法施行規則（以下「規則」という。）で，次のとおり定めている。
第９条普通地方公共団体及び特別区の条例制定又は改廃請求書，条例制定又は改廃請求代表者証明書，条例制定又は改廃請求者署名簿，条例制定又は改廃請求署名収集委任状，条例制定又は改廃請求のための署名収集委任届出書，条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は，別記様式のとおりとする。
（第２項は省略）
第１１条普通地方公共団体及び特別区の議会の解散請求書，解散請求代表者証明書，解散請求者署名簿，解散請求署名収集委任状，解散請求のための署名収集委任届出書，解散請求署名審査録及び解散請求署名収集証明書は，第９条第１項の別記様式の例によるものとする。
（第２項は省略）
規則９条１項の別記様式のうち，条例制定（改廃）請求者署名簿の様式は，別紙３のとおりである。
３前提事実（以下の事実は，当事者間に争いのない事実及び後掲の証拠から容易に認定できる事実である。）
(1)当事者等
原告は，名古屋市議会議員である。
被告は，市選挙管理委員会及びα区選挙管理委員会を含む合計１６の区選挙管理委員会（以下総称して「各区選挙管理委員会」という。）が属する地方公共団体である。各区選挙管理委員会は，法７６条４項，７４条の２第１項，令１００条，９８条の３第１項により，署名簿の署名の効力を決定し，その旨を証明する権限を有する機関である。
市選挙管理委員会は，各区選挙管理委員会を指揮監督する権限を有する機関である（令１７４条の４８第１項）。
(2)本件の解散請求の概要
ア名古屋市議会の解散請求の請求代表者ら（以下「請求代表者ら」という。）は，平成２２年８月２７日（以下「平成２２年」の記載は省略する。），名古屋市議会解散請求の請求代表者証明書の交付を受け，市選挙管理委員会は，同日，請求代表者証明書の交付の告示をした（乙１６）。令１００条，９２条４項により，請求代表者らが署名を収集することができる期間は，同日から９月２７日までである（以下，この期間を「署名収集期間」といい，署名収集期間中に署名を集める活動を「本件署名収集活動」という。）。


イ市選挙管理委員会は，署名収集期間の開始前に，後の本件署名収集活動の事務局となる者から，署名簿の様式に関し，１枚のＡ３判用紙の両面を利用し，その１面に署名簿表紙，解散請求書又はその写し，請求代表者証明書又はその写し，委任状の様式，裏面に署名用紙を印刷した様式により署名簿を作成し，それを使用して署名収集を行うことの可否について，相談を受けた。市選挙管理委員会は，その際，奈良県生駒市における市議会議員解職請求で，上記様式と同じように１枚の紙の両面を使用した署名簿が使用されたことを聞いたので，生駒市選挙管理委員会及び奈良県選挙管理委員会に確認したところ，その様式を使用したことのみをもって無効としていないとの回答を得た。また，市選挙管理委員会は，愛知県選挙管理委員会を通じて，直接請求を所管する愛知県総務部の担当部署にも照会したところ，同様の見解を得た。そこで，市選挙管理委員会は，上記様式による署名簿は，法令の定める必要書類が付されており，署名簿がこの様式であることのみをもって署名を無効とすることはできないと判断し，６月２日，その旨の見解を，上記事務局になる者に伝えた（以下，この見解を伝えたことを「本件表明」という。以上につき，乙１，弁論の全趣旨）。ウ本件署名活動に用いられた署名簿（以下「本件署名簿」という。）の様式は，別紙１のとおりである。すなわち，本件署名簿は，Ａ３判用紙の片面に「名古屋市議会解散請求者署名簿」の表題等を記載した表紙に相当するもののほか，請求代表者らの名古屋市議会解散請求書及び請求代表者証明書を縮小コピーしたもの並びに委任状の様式が印刷されており，その裏面に「署名年月日」，「署名者住所」，「署名者氏名・印」及び「生年月日」欄から成る署名欄並びに「有効・無効の印」，「番号」，「代書をした場合の記入」及び「備考」の各欄が印刷されている。本件署名収集活動においては，請求代表者らが署名を集める場合も，受任者が署名を集める場合も，本件署名簿が用いられた。
エ署名収集期間中，市選挙管理委員会に対し，本件署名収集活動について，対面でない方法によって署名が収集されているなどといった署名の収集方法の問題点を指摘する情報が寄せられた。そこで，市選挙管理委員会の委員長は，８月３１日，署名の仕方や署名収集の方法については，法に厳格な定めがあり，これに基づかない署名は無効となること，及び署名が無効となる主な事例を委員長談話として発表し，その内容は報道された。その後も，市選挙管理委員会には違法な署名の収集についての情報が伝えられたので，市選挙管理委員会は，本件署名収集活動の推進母体であるＢ事務局宛てに，情報が寄せられた問題となる署名収集の具体的な事例を知らせるとともに是正を促した（甲１９ないし２２，乙１２，１３の１ないし３）。オ請求代表者らは，１０月４日，各区選挙管理委員会に対し署名簿を提出し，署名簿に署名し印を押した者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めた。各区選挙管理委員会に提出された署名簿の冊数（別紙１の様式の本件署名簿１枚を１冊と数える。以下同じ。）は合計６万５１９０冊，署名は合計４６万５６０２筆であった（乙１９）。
カ各区選挙管理委員会は，請求代表者らからの署名簿の提出を受けて，審査を開始した。提出された署名簿には，委任状の受任者欄に受任者の氏名及び住所の記載がある署名簿と，これらの記載のない署名簿が混在していた。委任状の受任者欄に受任者の氏名及び住所が記載されていない署名簿の数は，合計２万０７６８冊（全体の３１．８６％），署名の数は，合計１１万４８０５筆（全体の２４．６６％）に上った（乙２０）。
キ市選挙管理委員会は，委任状の受任者欄に受任者の氏名及び住所の記載のない署名簿に記載された署名について，全数調査を実施する必要があると判断して，１０月２１日に開催された市選挙管理委員会及び各区選挙管理委員会の合同会議において，審査期間を１か月程度延長し，委任状の受任者欄に受任者の氏名及び住所の記載のない署名簿の署名者全員に対し，調査票を送付して，署名を求められた状況の調査を行う方針を確認した（乙６，弁論の全趣旨）。
ク各区選挙管理委員会は，調査票の作成及び発送のための準備を進め，１１月５日から９日にかけて，同月１７日を回答期限とする調査票の発送を開始した（以下，この調査を「本件調査」という。乙２１の１，２，弁論の全趣旨）。調査票の質問内容は，①自身で署名をしたか否か，②どのように署名を求められたか，③誰から署名を求められたかの３点であり，これらの質問についてあらかじめ設定した選択肢の中から選んで回答する方法により調査を行った。設定した選択肢は，質問①に対しては「１署名しました（質問②へ）」「２    署名していません（質問終わり）」の２肢，質問②に対しては「１街頭で対面により求められた（質問③へ）」「２自宅，職場等で対面により求められた（質問③へ）」「３    回覧板など対面でない方法で求められた（質問終わり）」「４郵便等で署名簿が送られてきたので，署名して返した（質問終わり）」の４肢，質問③に対しては「１請求代表者」「２受任者」「３    請求代表者か受任者かわからない」「４請求代表者でも受任者でもない方」の４肢とした。
市選挙管理委員会が決定した判定基準は，質問①で「２署名していません」と回答のあった署名，質問②で「３回覧板など対面でない方法で求められた」又は「４郵便等で署名簿が送られてきたので，署名して返した」と回答のあった署名，質問③で「２受任者」又は「４    請求代表者でも受任者でもない方」と回答のあった署名については無効とし，その他の回答（質問③で「１請求代表者」又は「３    請求代表者か受任者かわからない」と回答）のあった署名については有効とするものであった（以上につき，乙４，７，８，２１の１ないし３）。ケ市選挙管理委員会は，１１月１７日，回答が返送されなかった場合における署名の効力の判定基準について，有効とすることを公表した（乙２３の１，２）。コ本件調査において，全市で９万９８７３件の調査票を発送したところ，回答の最終的な返送件数は，７万７０８０件であり，返送率は約７７％であった。そのうち，回答に不備のなかったもの７万１７８８件の回答の内訳は，次のとおりであった（乙２２）。
①質問①
「１署名しました（質問②へ）」                          ７万０８６６件「２署名していません（質問終わり）」                          ９２２件
②質問②


「１街頭で対面により求められた（質問③へ）」            ５万０４６１件「２自宅，職場等で対面により求められた（質問③へ）」    １万８９１１件「３回覧板など対面でない方法で求められた（質問終わり）」      ８６２件「４郵便等で署名簿が送られてきたので署名して返した（質問終わり）」
６３２件
③質問③
「１請求代表者」                                            ９３４５件「２受任者」                                            ２万１９４２件「３請求代表者か受任者かわからない」                    ３万５８８６件「４請求代表者でも受任者でもない方」                        ２１９９件サ各区選挙管理委員会は，１１月２４日，請求代表者らから提出された署名簿の署名の効力を決定し，その旨を証明した。全市において有効と決定された署名数は，３５万３７９１筆，無効と決定された署名数は１１万１８１１筆であった。また，α区において有効と決定された署名数は１万５０６９筆，無効と決定された署名数は５１６６筆であった（甲４０，乙２４）。これらの署名の効力の決定において，各区選挙管理委員会は，本件調査の調査票の質問③で「２受任者」又は「４    請求代表者でも受任者でもない方」と回答のあった署名については，当該署名のみを無効とし，その署名が記載されていた署名簿の全部の署名を無効とすることはしなかった（弁論の全趣旨）。
なお，同日の時点における名古屋市の選挙人名簿登録者数（９月２日現在）は１７９万４７６６人であり，これを基に算出した法７６条１項に規定する法定署名数は３６万５７９５筆であった（乙２５，弁論の全趣旨）。
シ各区選挙管理委員会は，１１月２５日から１２月１日まで署名簿を縦覧に供した。各区選挙管理委員会は，縦覧期間中にされた異議の申出に対して，１２月１５日までに決定を行った結果，全市における有効署名数は３６万９００８筆，無効署名数は９万６５９４筆となり，有効署名数が前記法定署名数を上回った。なお，α区においては，有効署名数は１万６４６８筆，無効署名数は３７６７筆となった（乙２８）。ス請求代表者らは，１２月２０日，市選挙管理委員会に対して名古屋市議会解散請求を行い，市選挙管理委員会は，これを受理し，同日，その旨を告示した（乙２９）。
セ市選挙管理委員会は，１２月２１日，名古屋市議会の解散投票の投票期日を平成２３年２月６日とし，投票期日の告示日を同年１月２３日とすることを決定した（乙３０）。
(3)原告の異議の申出等
ア原告は，α区選挙管理委員会に対し，１２月１日，名古屋市議会解散請求の署名簿の証明について異議を申し出た。その要旨は，次のようなものであった（甲１，乙２６）。
(ｱ)本件署名簿の様式自体に瑕疵があるので，全ての署名を無効とすべきである。(ｲ)仮に，本件署名簿の様式に瑕疵がないとしても，委任状の受任者欄が空白の署名簿は，瑕疵ある署名簿として無効とすべきである。
(ｳ)本件調査の調査票の質問③で「受任者」と回答した署名者が掲載されている署名簿は，無効とすべきである。
(ｴ)請求代表者でも受任者でもない者が収集を行った署名等の違法な収集による署名は，調査の上，無効とすべきである。
イα区選挙管理委員会は，１２月９日，次の理由により，原告の異議の申出を棄却する本件棄却決定をした（甲２，乙２７）。
(ｱ)上記ア(ｱ)ないし(ｳ)については，請求代表者らと市選挙管理委員会との事前協議において，市選挙管理委員会は当該様式の署名簿を使用することによって無効とすることはできないとしているが，α区選挙管理委員会においても，同様の見解である。(ｲ)上記ア(ｴ)については，現時点で署名収集方法が違法であったことを確認・立証することは困難であり，無効とすることはできない。ウ原告は，１２月２２日，本件訴えを提起した。
４争点及び当事者の主張
本件の争点のうち本案前の争点は，市選挙管理委員会のした本件表明が取消訴訟の対象となる行政処分に当たるか否か，本案の争点は，α区選挙管理委員会のした本件棄却決定の適法性であり，具体的には，①本件署名簿は令及び規則に違反するものであるか否か，②請求代表者らが提出した署名簿のうち，受任者欄が空白のものは，瑕疵ある署名簿に当たるか否か，③本件調査において，署名者が本件調査の調査票の質問③について「２受任者」又は「４    請求代表者でも受任者でもない方」と回答した署名のみを無効とした措置の当否，及び④    α区選挙管理委員会の行った審査の方法又はその判断基準の相当性であり，これらに関する当事者の主張は，次のとおりである。
(1)本案前の争点について
（被告の主張）
行政事件訴訟法３条２項所定の処分の取消しの訴えの対象となる「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」とは，公権力の主体たる国又は公共団体が法令の規定に基づき行う行為のうち，その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。しかしながら，市議会解散請求において，選挙管理委員会が請求代表者らに対して事前に署名簿の効力に関して説明することは，法令上何ら求められておらず，本件において市選挙管理委員会がした本件表明は，後に署名収集の事務局となった者らから署名簿の様式に関して事前に任意に相談があったため，それに対する見解を任意に伝えたものにすぎない。また，この行為によって名古屋市民の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものでもない。
したがって，本件表明は，「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たらないことは明らかであるから，その取消しを求める原告の訴えは不適法である。
（原告の主張）
市選挙管理委員会が，事前協議において行った本件表明は，本件署名簿のような１枚の用紙から成る署名用紙を有効な署名簿とするという効果を生じさせるものであり，これにより，本件署名収集活動では，本件署名簿が成規の署名簿として通用することになった。また，本件表明は，各区選挙管理委員会が署名の効力を決定するに当たり，本件署名簿を有効な署名簿として扱わなければならないよう，その判断を拘束した。このように，本件表明は，単なる見解の表明にとどまらない重大な意味を持つ。その上，α区選挙管理委員会は，本件表明を援用して本件棄却決定を行っており，本件表明は，本件棄却決定の決定的理由となったのであり，その後，選挙人の投票により名古屋市議会の解散が決まれば，原告は名古屋市議会議員の身分を失うという不利益な法律効果が発生するのである。


したがって，本件表明は，原告の現在の地位に影響を及ぼすものであるから，取消訴訟の対象となる行政処分に当たることは明らかである。
(2)本案の争点について
（被告の主張）
ア①について
本件署名簿は，令１００条で準用する令９２条で定められた必要な書類が全て付されているものであり，直接請求署名簿として一般的な冊子状のものでないからといって，署名簿自体が無効となるような瑕疵があるとはいえない。そもそ   も，令   及び規   則にお   いて，   「表紙   」「請   求書（   写）」   「代表   者証明   書（写）」「委任状」を「付す」あるいは「つづり込む」ものとされている趣旨は，請求代表者あるいは受任者が署名を求める際に署名者が「請求の要旨」を理解した上で署名できるようにするとともに，署名者に対して署名収集者が収集する資格を有する者であることを示すことができるようにすることにより，適正な署名収集を確保することにあると考えられる。この点から考えれば，署名簿が冊子状のものでなくても，「表紙」「請求書（写）」「代表者証明書（写）」が付され，さらに受任者が収集する場合は「委任状」が付されていれば，令及び規則が求める趣旨に合致するものであり，署名簿の様式が冊子状であるか否かは，本質的な差異ではない。
イ②について
署名簿は，政令指定都市における解散請求の場合は区ごとに作製しなければならないとされているが，請求代表者及び受任者が署名を収集する場合に，必ず署名簿を分冊しなければならないものではない。すなわち，請求代表者及び複数の受任者が，区ごとに共通の署名簿を使用して収集することもできるものであり，請求代表者が，受任者に対して交付された有効な委任状が付された署名簿を用いて署名を収集することもできるものである。
本件署名簿の様式は，全ての署名簿に委任状の様式が付されている。ただし，付されている委任状の様式は，署名収集の委任行為がなされ受任者に対して交付されたときに，初めて委任状としての効果をもつものである。したがって，本件署名簿に付された委任状は，委任行為がなされ，委任状の交付を受けた受任者が署名収集を行う際には委任状としての効果をもつものであるが，請求代表者が署名収集を行う場合には，そこには委任行為は存在しないため，署名簿に付されている委任状は委任状としての効果をもつものとはいえない。すなわち，請求代表者が収集する際の本件署名簿に委任状の様式が付されていることは，ただ単に余分なものが添付されているものにすぎず，これが付されていることにより本件署名簿自体が無効となるものではない。
ウ③について
本件調査は，本件署名簿の記載上，請求代表者が収集したこととなっている署名簿に記載された署名者に対して行ったものであるため，「１請求代表者」と回答した者の署名は有効とし，「２受任者」又は「４    請求代表者でも受任者でもない方」と回答した者の署名は，法令の定める成規の手続によらない署名として無効とした。「３請求代表者か受任者かわからない」と回答した者の署名については，請求代表者以外の者が収集したと確認できないため，有効としたものである。署名の効力判定に当たっては，同一の署名簿の中に一人でも「２受任者」あるいは「４請求代表者でも受任者でもない方」と回答した者がいた場合でも，そのことにより当該署名簿を全て無効とはせず，個々の回答により，個々の署名の効力について判定を行った。
この点について，数名の受任者が１冊の署名簿で署名を収集した場合，その中の一人が無資格者であったときの署名の効力について，無資格者が収集したと認められる署名のみ無効とし，署名の効力について個々に判断を行うものとした行政実例がある。そこで，本件においても，本件署名簿にそれ自体が無効となるような瑕疵がなかったため，署名の効力を個々の署名ごとに判断したのである。
エ④について
署名は，成規の手続によらないものは無効となる（法７６条４項，７４条の３第１項１号）。本件署名収集活動に関しては，市選挙管理委員会に対して，違法と思われる方法により署名収集を行っているとの情報が多数寄せられたこともあり，委任状の様式に受任者の住所及び氏名の記載がない署名簿に記載された署名者に対して調査（本件調査）を行った。この調査において，「自身で署名していない」「郵便や回覧の方法により署名をした」等の違法な方法により収集されたことが判明した署名については，α区選挙管理委員会を含めた各区選挙管理委員会において，無効と決定している。
署名審査において，選挙管理委員会は，署名簿を外形的，形式的に審査するだけではなく，署名の効力を判断するために必要な調査をする権限を有している。また，一定の限られた審査期間内にどのような調査をどの範囲で行うかについては，選挙管理委員会の合理的な裁量に委ねられていると解されている。今回の署名者に対する調査は，調査が必要であると判断した署名について，必要かつ合理的な方法により裁量の範囲内で調査を行ったものであり，この調査は何ら違法なものではない。
（原告の主張）
ア①について


令１００条，９８条の４，規則１１条，９条によれば，解散請求に係る署名簿には，表紙の次に，「請求書又はその写し」及び「請求代表者証明書又はその写し」を「請求者署名簿ごとにつづり込むもの」とされ，受任者が署名を収集する場合の署名簿には，「請求署名収集委任状はこれを表紙の次につづり込むもの」とされている。そして，ここでいう署名簿とは，その文言からして数枚の用紙を綴じたものと解釈されている。直接請求署名は，住民意思が適正に反映されなければならず，一定の署名数が集まった場合に重大な法律的効果を生ずるものであって，それに応じた厳格な形式が要求されるから，法令の定める様式に従わない署名簿による署名は無効である。本件署名収集活動に使用された本件署名簿は，１枚の紙の片方の一面に，「請求書」や委任状までもが一式印刷されており（ただし，委任者の押印を除く。），「委任状の交付」の余地がなく，法令が求める必要書類を「つづり込むもの」となっていない。そしてもう一方の片面に署名欄を印刷したものにすぎない。この様式は，上記法令の定める「署名簿」というに値しない。この瑕疵は，軽微なものということはできず，本件署名簿は違法であり，本件署名簿を使用して収集した署名は，無効である。被告は，「『つづり込む』ものとされている趣旨を，署名を集める際に署名者が『請求の趣旨』を理解した上で署名できるようにするとともに署名者に対して署名収集者が収集する資格を有するものであることを示すことができるようにすることにより，適正な署名収集を確保することにあると考えられる」としている。そして，署名簿が冊子状のものでなくても必要書類が付されていれば「令，規則が求める趣旨に合致し，本質的な差異ではない」と主張するが，本件署名収集活動では，多くの場合，署名欄のみを提示して署名を求めており，その裏側となる請求の趣旨，請求代表者証明，委任状等は，署名者に対して内容に関してはもちろん存在自体さえ示されていないのが実情であった。このように署名用紙を裏返して署名欄だけ示すという使われ方が可能となった署名用紙だからこそ，受任者欄空白のまま収集され，署名収集者が不明等の事態が起こったのであり，被告の主張は，令，規則が厳重な形式を求めた趣旨を省みないものであり，失当である。
イ②について
令１００条，９２条１項では，請求代表者が署名を収集する場合の署名簿の様式を規定した上で，同条２項で受任者が収集する場合について，さらに「委任状」を付すことを規定している。すなわち，請求代表者用と受任者用とは署名簿の様式が異なるものとして峻別されている。このように，請求代表者又は受任者が，それと分かる様式をもって，署名候補者と対面することによって，署名を収集しなければならないとするのが法令の求めであるから，請求代表者が用いる署名簿と受任者が用いる署名簿とは明確に区別されなければならない。
本件署名簿には委任状が付されているから，この受任者欄に受任者の氏名が記入され，これを用いて当該受任者が署名を収集すべきものと予定されているものである。これに対して，上記の法令の趣旨に照らせば，請求代表者が行う署名収集には委任状を要せず，請求代表者が用いるべき署名簿には委任状が綴り込まれないことになる。したがって，委任状が付け加えられている署名簿は，受任者による署名収集が予定されたものというほかないのであって，本件署名簿で受任者欄が空白の署名簿については，署名収集受任者が不明と判断せざるを得ないのであるから，瑕疵ある署名簿として，同署名簿の署名は全て無効と認定されなければならない。本件においては，市選挙管理委員会は，本件署名簿の受任者欄が空白のものを請求代表者用の署名用紙として流用することを容認したが，これは，重大な法律解釈の誤りといわねばならない。
ウ③について
署名を集めることができるのは請求代表者と受任者に限られているから，同一の署名簿につき「受任者」が収集したと答えた者がいる場合には，当該署名簿は受任者が集めたものと推定されるべきである。また，「どちらでもない」と１人でも回答のあった署名簿についても，請求代表者でも受任者でもない者が収集したものとも推定されるべきである。「わからない」と答えた者の署名は，請求代表者において集めたものだと判断してよい根拠はいかさかも存しない。
同一署名簿内において各署名者の回答内容が錯綜した場合，結局誰が当該署名簿を利用して署名を収集したのか判明しないのであるから，その署名簿の署名は全て無効とされなければならない。それにもかかわらず，α区選挙管理委員会は，「わからない」とした回答者について，請求代表者が収集したものとみなし，この署名を有効と
しており，違法である
エ④について
街頭で，請求代表者でもなく受任者でもない者が署名用紙を１６区分用意して署名収集を行っていた，という情報も市選挙管理委員会等に通報されていた。市選挙管理委員会自身，受任者欄白紙の署名簿に対して違法署名が行われた可能性を疑って本件調査を行ったのである。これらを考え合わせれば，各区選挙管理委員会は違法な収集による署名であることを承知の上で，本件棄却決定を行ったものとの批判を甘受せざるをえない。α区選挙管理委員会の審査と判断は，厳格に判断されるべき署名の効力について甚だしい誤りを犯したもので，違法である。
第３当裁判所の判断
１本案前の争点について
請求の趣旨第２項に係る訴えは，市選挙管理委員会による本件表明が行政事件訴訟法３条２項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たるとして，その取消しを求めるものである。
しかしながら，同項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」とは，公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち，その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうと解するのが相当である。本件表明は，後の本件署名収集活動の事務局となる者らから署名簿の様式について事前に相談を受けた市選挙管理委員会が，その相談者らに対し，当該署名簿により集められた署名の効力に関して一定の見解を任意に示したものであって，全くの事実上の行為にすぎず，これにより，国民の権利義務を直接形成し又はその範囲を確定するものでないことは明らかである。
原告は，本件表明は，本件署名簿のような１枚の用紙から成る署名用紙を有効な署名簿とするという効果を生じさせるものであると主張するが，そのような効果は本件表明の法的効果として生ずるものではない。また，原告は，本件表明は，各区選挙管理委員会が署名の効力を決定するに当たり，本件署名簿を有効な署名簿として扱わなければならないようその判断を拘束した旨主張するが，本件表明は，市選挙管理委員会が相談者に対して任意に一定の見解を表明したものにすぎず，各区選挙管理委員会の判断を法的に拘束する効力を持つものではない。本件表明が取消訴訟の対象となる行政処分に当たるとする原告の主張は，独自の見解というほかなく，採用することが
できない
よって，請求の趣旨第２項に係る訴えは，不適法な訴えというべきである。
２本案の争点について


(1)①（本件署名簿は令及び規則に違反するものであるか否か）についてア令１００条により準用される令９２条１項，２項によれば，議会の解散請求代表者は，解散請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写しを付して選挙権者に署名を求めなければならず，受任者が署名を収集する場合には，上記各書面に加えて請求代表者の委任状（原本）を付した署名簿を用いなければならないものとされている。解散請求の署名の収集について，これらの書面を付することが求められているのは，解散請求に関して署名をしようとする者が，署名をする際に，解散請求書に記載されている請求の趣旨を確認することによりその主張内容を理解した上で署名ができるようにするとともに，請求代表者証明書等によって署名の収集者がその資格を有する者であることを確認することができるようにするためであると解される。そして，令１００条により準用される令９８条の４により，議会の解散請求の署名簿は，命令で定める様式で調整しなければならないとされ，この規定を受けて定められた規則１１条１項，９条１項によれば，解散請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写し及び委任状は，署名簿の表紙の次につづり込むものとされている（別紙３の規則の別記様式備考２項）。規則において，このように解散請求書等を署名簿の表紙の次につづり込むという様式が定められたのは，前示の解散請求書等を署名簿に付する趣旨，すなわち，解散請求に関して署名をしようとする者が，署名をする際に，解散請求書に記載されている請求の趣旨を確認することによりその主張内容を理解した上で署名ができるようにするとともに，請求代表者証明書等によって署名の収集者がその資格を有する者であることを確認することができるようにするという趣旨にかなうものと考えられ，また，「つづり込む」という様式を採用することによって，解散請求書等と署名欄部分が分離されて署名の収集活動が行われることを防ごうとしたものと解される。
イ本件署名簿の様式は，別紙１のとおり，Ａ３判用紙の片面に「名古屋市議会解散請求者署名簿」との表題等を記載した表紙に相当するもののほか，請求代表者らの名古屋市議会解散請求書及び請求代表者証明書を縮小コピーしたもの並びに委任状の様式が印刷され，その裏面に規則の別記様式で定める署名欄等が印刷されているものであるから，表紙の次に解散請求書等をつづり込むという様式にはなっていない。しかしながら，本件署名簿の上記のとおりの様式は，その一覧性にかんがみ，令が解散請求書等を署名簿に付することとした前示の趣旨にかなうという点では，表紙の次に解散請求書等をつづり込むという様式に何ら劣るものではなく，また，解散請求書等と署名欄部分の一体性が確保されているから，これらが分離されて署名収集活動が行われる危険性もないものである。
こうした点にかんがみると，本件署名簿について，表紙の次に解散請求書等をつづり込むという様式にはなっていないという点のみから，令及び規則の規定に違反するものと解するのは相当でなく，本件署名簿によって収集された署名をもって，法令の定める成規の手続によらない署名であるということはできないというべきである。本件署名簿の様式の不備をいう原告の主張は，以上の説示に照らし，採用することができない。
(2)②（請求代表者らが提出した署名簿のうち，受任者欄が空白のものは，瑕疵ある署名簿に当たるか否か）について
解散請求のための署名収集活動は，請求代表者として適式に申請し証明を受けた者及びその者から適式に委任を受けた者（受任者）のみが行い得るものであり，解散請求者署名簿に請求代表者証明書や委任状を付して署名収集活動を行うことを義務付けた趣旨は，前示のとおり，これらの書面によって，署名の収集者がその資格を有する者であることを確認することができるようにするためである。ところで，令１００条，９２条２項によれば，受任者は，委任状等を付した解散請求者署名簿を用いなければならないが，請求代表者が行う署名収集活動につき，委任状を付した署名簿の使用を禁止する規定は存しない。そして，解散請求者名簿に請求代表者証明書や委任状を付して署名収集活動を行うことの趣旨を上記のとおり解するならば，受任者が行う場合には，署名簿に付した委任状により受任者が署名収集活動をしていることを明示する必要はあるが，請求代表者が行う場合には，請求代表者証明書により，請求代表者が当該署名活動をしていることが明らかにされていれば，解散請求のための署名簿を受任者が行う場合と区別する必要はないというべきであり，したがって，請求代表者の使用する署名簿に委任状が付してあったとしても，これにより，請求代表者の収集した署名が無効となると解することはできない。原告は，令９２条により請求代表者が使用する署名簿と受任者が使用する署名簿は峻別されるべきであると主張するが，請求代表者が委任状の付された署名簿によって署名収集活動を行うことが禁止されると解する根拠はない。本件署名簿は，請求代表者らが使用するものであっても委任状の様式が付されているが，上記判示によれば，本件署名簿は，請求代表者らが署名収集活動を行うために用いるものとして瑕疵があるものということはできない。(3)③（本件調査において，署名者が本件調査の調査票の質問③に対し「２   受任者」又は「４請求代表者でも受任者でもない方」と回答した署名のみを無効とした措置の当否）について
前記前提事実のとおり，α区選挙管理委員会を含む各区選挙管理委員会は，請求代表者らが提出した署名簿のうち，委任状の受任者欄に受任者の氏名及び住所の記載のない署名簿の署名者全員に対し調査票を送付して本件調査を行い，その調査票の質問③（誰から署名を求められたかを尋ねるもの）に対し，「２受任者」又は「４    請求代表者でも受任者でもない方」と回答のあった署名については，当該署名を無効としたが，その署名が記載された署名簿の全部の署名を無効とすることはせず，また，上記の質問に対し，「請求代表者か受任者かわからない」と回答のあった署名については有効としたものである。


この取扱いに関し，原告は，①同一署名簿内において各署名者の回答内容が錯綜した場合，結局，誰が当該署名簿を利用して署名を収集したのか判明しないのであるから，その署名簿の署名は全て無効とされなければならない，②「請求代表者か受任者かわからない」と回答のあった署名を請求代表者が収集したものと判断してよい根拠はないとして，その判断に誤りがある旨主張する。しかしながら，上記①の点については，同一の署名簿に記載された署名であっても，必ずしも同一人が連続して収集したものとは限られないのであり，１冊の署名簿の中に請求代表者らによって収集された署名とその他の者によって収集された署名が混在することがあり得るのであるから，本件調査の調査票の質問③（誰から署名を求められたかを尋ねるもの）に対し，「２受任者」又は「４    請求代表者でも受任者でもない方」と回答のあった署名が記載された署名簿の署名全部を一律に無効としなかったとしても，そのような取扱いが直ちに誤りであるということはできない。もとより，上記のような回答があった場合，関係人の出頭及び証言を求めて（法７６条４項，７４条の３第３項），署名の状況について更に詳しく調査することも可能であるが，そのような調査をするかどうかは当該選挙管理委員会の裁量に委ねられた事柄である。法が署名簿の署名の審査期間を２０日と定めて迅速な審査を求めていること（法７６条４項，７４条の２第１項）や更なる調査による関係人の負担等を考慮すれば，α区選挙管理委員会において，上記のような更に詳しい調査をすることなく，「２受任者」又は「４請求代表者でも受任者でもない方」と回答のあった署名に限って無効とし，その署名が記載された署名簿の全部の署名を無効としなかったことは，署名審査の判断として相当性を欠くものということはできない。また，②の点については，請求代表者らが真実収集した署名であっても，当該署名者においてその相手方が請求代表者らであることを明確に認識しているとは限られないのであるから，α区選挙管理委員会において，本件調査の調査票の質問③に対し，「請求代表者か受任者かわからない」と回答のあった署名について，法定の無効事由は認められないものとして，有効と判断したことに誤りはないというべきである。本件調査に係る署名審査の判断の誤りをいう原告の主張は，いずれも採用することができない。
(4)④（α区選挙管理委員会の行った審査の方法又はその基準の相当性）について原告は，本件署名収集活動において請求代表者でも受任者でもない無資格者により集められた署名が多数あり，α区選挙管理委員会はこの事実を見落として署名の審査をした旨主張する。原告の主張は，個別の署名を特定してその無効事由を主張するものではないから，結局のところ，α区選挙管理委員会が行った審査の方法又はその判断基準が不当であるという主張に帰するものである。
ところで，市選挙管理委員会及び各区選挙管理委員会は，前記前提事実(2)エ記載の本件署名収集活動の違法を指摘する情報を踏まえ，本件調査を行ったものと認められ，各区選挙管理委員会は，前記前提事実(2)サ記載のとおり，本件調査において調査票の質問③（誰から署名を求められたかを尋ねるもの）に対し「２受任者」又は「４請求代表者でも受任者でもない方」と回答した者の署名を無効としたものである。そして，本件調査に係る判断に誤りがあるとはいえないことは，前示のとおりである。
原告の上記主張を踏まえても，α区選挙管理委員会が行った署名の審査の方法又はその判断基準にこれを違法とすべき誤りがあるとは認められない。
(5)まとめ
以上によれば，原告の異議の申出を棄却した本件棄却決定は適法と認められる。
３結論
よって，本件訴えのうち，市選挙管理委員会のした本件表明の取消しを求める訴えは不適法であるからこれを却下し，その余の請求は理由がないからこれを棄却することとし，主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第９部
裁判長裁判官
増    田          稔
裁判官
鳥    居    俊    一
裁判官      杉    浦    一    輝別紙２政令指定都市における市議会解散請求の手続の概要(1)解散請求をしようとする代表者（以下「請求代表者」という。）は，その請求の要旨その他必要な事項を記載した解散請求書を添えて，市選挙管理委員会に対し，文書により「解散請求代表者証明書」（以下「請求代表者証明書」という。）の交付を申請する（令１００条，９１条１項）。市選挙管理委員会は，請求代表者が選挙人名簿に登録された者であると確認した場合は，請求代表者に対し，上記証明書を交付するとともに，その旨を告示する（令１００条，９１条２項）。(2)請求代表者は，選挙権者の連署を求めるために，区ごとに市議会解散請求者署名簿（以下「署名簿」という。）を作成する（令１００条，９３条）。請求代表者は，解散請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写しを付して，選挙権者に対し署名押印を求めなければならない（令１００条，９２条１項）。また，次の(3)のとおり，署名の収集を他の選挙権者（後記，受任者）に委任する場合には，上記のものに加え，後記の委任状（原本）を付した署名簿を用いなければならない（令１００条，９２条２項）。
(3)請求代表者は，署名の収集を選挙権者に委任することができる（令１００条，９２条２項）。請求代表者からの署名収集の委任は，規則１１条１項，９条１項所定の様式を備えた署名収集委任状（以下「委任状」という。）を受任者に交付することより行い，請求代表者がこの委任を行ったときは，直ちに，市選挙管理委員会及び受任者の属する区の区選挙管理委員会に文書をもって届け出なければならない（令１００条，９２条３項，９８条の３）。
なお，受任者が署名を収集できる範囲は，当該受任者が属する区の区域に限られるが，請求代表者には，この制限はない（令１００条，９２条２項，９８条の３）。(4)署名収集の期間は，原則として，請求代表者証明書交付の告示があった日から１か月である（令１００条，９２条４項）。
(5)署名者は，署名簿に，氏名を自署し（一定の場合には，代筆が認められている〔法７６条４項，７４条７項，８項〕。），押印し，その他の所定事項を記載することが必要である（令１００条，９２条１項，２項）。


平成２６年７月４日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２５年（ネ）第５６９号意匠権侵害差止等請求控訴事件（原審・大阪地方裁判所平成２３年（ワ）第５２９号）
口頭弁論終結日平成２６年４月１６日
判決
控訴人（一審原告）             HOYACANDEOOPTRONICS   株式会社同訴訟代理人弁護士   菅    野    光    明同             松    井              創
同訴訟代理人弁理士   恩    田
同             中    嶋    恭    久被控訴人（一審被告）             ＡＲＫ   ＴＥＣ   Ｈ株式   会社同訴訟代理人弁護士   石    堂    磨    耶同             田    中    浩    之同             飯    塚    卓    也
主文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人は，原判決別紙被告製品目録１及び同２記載の各製品を製造し，譲渡し，輸出し，又は譲渡の申出（譲渡のための展示を含む。）をしてはならない。
３被控訴人は，その占有に係る原判決別紙被告製品目録１及び同２記載の各製品を廃棄せよ。
４被控訴人は，控訴人に対し，８４６７万２４００円及びこれに対する平成２３年１月２３日から支払済みに至るまで年５分の割合による金員を支払え。５訴訟費用は，第１，２審を通じて被控訴人の負担とする。
６仮執行宣言
第２事案の概要
１事案の要旨
本件は，「放電ランプ」についての原判決別紙意匠公報１及び２の各意匠権を有する控訴人が，被控訴人に対し，被控訴人による原判決別紙被告製品目録１及び同２記載の各製品（以下「被告各製品」という。）の製造販売等が，上記の各意匠権を侵害すると主張して，意匠法３７条１項及び２項に基づき，被告各製品の製造販売等の差止め，廃棄を求めるとともに，上記の各意匠権侵害の不法行為に基づき，損害賠償金８４６７万２４００円及びこれに対する不法行為の後の日である平成２３年１月２３日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は，被告各製品に係る意匠は上記の各意匠権に係る意匠と類似しないとして，控訴人の請求を棄却したため，控訴人が控訴した。なお，控訴人は，原審において，被控訴人による被告各製品の製造販売等が控訴人が有する特許第４５３７４８８，４５７３３１１号の各特許権を侵害すると主張して，被控訴人に対する特許法１００条に基づく被告各製品の製造販売等の差止め・廃棄請求及び特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求を追加する訴えの追加的変更を申し立てたが，原審はこれを「これにより著しく訴訟手続を遅延させることとなるとき」（民訴法１４３条１項）に当たるとして却下した。そして，控訴人は，当審においても同様の訴えの追加的変更を申し立てたが，当裁判所もこれを却下した。その後，控訴人は，当審第２回口頭弁論期日において，上記特許権侵害に係る訴えの追加的変更の申立てを取り下げ，被控訴人はこれに同意した。
以下，略称は，本判決で示すものを除き，原判決のものによる。２判断の基礎となる事実，争点及び争点に係る当事者の主張以下のとおり当事者の当審における主張を加えるほか，原判決「事実及び理由」中の「第２事案の概要」欄の１及び２並びに「第３    争点に係る当事者の主張」欄記載のとおりであるから，これを引用する。ただし，原判決３頁１３行目の「登録番号第１３２５９２３号」を「登録番号第１３２６１６５号」と，１７行目の「以下「本件意匠２」という。」を「以下「本件意匠２」といい，本件意匠１と併せて「本件各意匠」という。」と，１２頁１６行目の「中央部と」を「中央部を」と，それぞれ改める。
【控訴人の当審における主張】
本件意匠２及び被告意匠の構成について
ア本件意匠２及び被告意匠の構成は，別紙「本件意匠２及び被告意匠の構成に関する控訴人の主張」のとおりである。
イ原判決は，被告意匠の構成として，第２切欠部の下部に小さな凸部があるとしたが，部分意匠は，連続する同一面上に存在する部分のうち出願人が創作的な特徴を有すると判断した部分のみを，任意に意匠として特定できるものであり，当該凸部を本件意匠２と比較すべき部分として第２切欠部に含めることは，出願人が主観的に創作的な部分として思料するとして特定した部分に対応せず，これを逸脱するものである。ウ被控訴人は，被告意匠の第１胴部に切欠部は存在しないと主張する。実際に円周の一部を残して，円の一部を２本の曲線で切り欠いた形状であ第１胴部は円柱から削り出して成形しているものであることが当業者の技術常識から推認できることから，上記別紙の「被告意匠」欄のＡ欄記載のとおり，被告意匠の第１胴部下面は，円を２本の曲線Ａで切り欠いた形状と認めるべきである。
エ被告意匠の第２胴部上面の切欠形状は，曲線のみで構成されているわけではなく，その両端に直線部分（面取り部分）が存する。控訴人の開発した放電ランプの口金及び紫外線照射装置のランプホルダーの機能的な要請から，放電ランプの第２切欠部には平面部分を設けることが必要であるから，上記別紙の「被告意匠」欄のＢ欄記載のとおり，円を有凹直線Ｂにより切り欠いて形成した面の形状と認めるべきである。そして，この点は，第２胴部の形状についても同様である。
本件意匠２の要部について
ア公知意匠である乙４意匠を参酌すると，本件意匠２の円柱状の「溝部」自体は，乙４意匠にほぼ同一形状のものが存在することから，意匠の創作性としては低いものと評価せざるを得ない。
本件意匠２の「第１胴部下面の形状」も，切欠部を備えた円，すなわち概ね俵型の形状が乙４意匠に現れていることから，創作性としては低く，看者の美感に大きな影響を与えるものではない。
一方，本件意匠２の「第２切欠部」は，そもそも乙４意匠において存在すらしていない新規な創作部分であり，需要者が直接視認でき，正面視したときに第２胴部の幅の半分近くを占める長方形で，その視野に占める面積も圧倒的に大きく，看者をして視覚的に注意を惹き付ける部分であるため，美感に対する影響が最も大きい。


また，「第２切欠部」の存在が斬新であるが故に，「第２胴部上面」の形状も乙４意匠にない新たな形状となっており，「第２胴部上面」の形状の違いが「第２切欠部」の存在を強調することにもなり，逆に「第２切欠部」の存在が「第２胴部上面」の存在を印象付ける視覚的効果もあり，これらの相乗効果により両者があいまって，乙４意匠とは視覚的印象が異なるものになっている。
そして，本件意匠２の基本的構成態様と構成比率（プロポーション），配列から生じるバランスから，陰極側口金部を上から見た際に，第１胴部の周面と第２胴部の周面は略おなじ太さに重なって見えるが，第２切欠部間の幅は第１切欠部間の幅より大きいため，上から見たときに第２胴部上面の切欠部分が第１胴部越しに必ずはみ出す，二つの切欠部がいわゆる「段つき形状」をなして見えることになることが一つの特徴となっているとともに，放電ランプの装着時に回転軸に沿って９０度回転させることで，第１胴部と第２胴部がほぼ同径に見える形状から，「段付き形状」と比較することで，より「段付き形状」の特徴が際立つ。また，第２胴部の切欠部の位置・大きさ・範囲からランプホルダー挿入時に安定感がありホールド感に優れた印象を醸し出している。
イ関連意匠等に関する特許庁の判断を参酌すると，単なる第１胴部の切欠形状の変形（本件意匠１，２の関係，甲４３意匠，甲４５意匠等），単なる第２胴部の切欠形状の変形（甲３５意匠，甲４７意匠）は，類否に影響しないことが特許庁の審査実績から証明されている。また，「第１胴部下面の形状」と「第２胴部上面の形状」の組合せによる動的か静的かの印象の差も，全くの平坦な組合せから（本件意匠１），回転を暗示させる動的な形状（甲４１，４３，４５意匠）に至るまで類似すると判断されており，類否に影響しないことが特許庁の審査実績から証明されている。このように類似するとされた意匠は，「第１胴部下面」，「溝部」，「第２胴部上面」，「第２切欠部」を基本的構成態様として備え，いずれの意匠も極めて近似した一定の構成比率（プロポーション）を備えている点で共通する。
ウ以上から，本件意匠２の「要部」は，その基本的構成態様を前提に，「第２胴部に一対の対向する切欠部（第２切欠部）を設けたこと，第２胴部上面に切欠きを設けたこと，及び各部構成比率，配列から生ずるバランス」にあるというべきである。
本件意匠２と被告意匠との類否について
ることの各点においていずれも共通しており，このように本件意匠２と被告意匠とは，要部が共通するので，共通する美感が生じている。他方，本件意匠２と被告意匠とは，第１胴部下面の形状に差異があるが，その程度の差異は甲４３意匠や甲４５意匠にも見られており，特許庁では類似範囲と判断されている。結局，被告意匠も含め，この程度の変形では印象も変わらず，いずれも第１胴部下面の形状は，「概ね俵形」で共通しており，その具体的形状の差は，美感に大きな影響を与えない。また，本件意匠２と被告意匠とは，第２胴部上面の形状に差異があるが，被告意匠と同様に大きな凹部を備えた有凹直線により切り欠かれ，かつ被告意匠より凹が深い甲４７意匠が，特許庁において本件意匠２と類似するという判断がなされていることから，「概ね俵形」の印象で共通する微差であり，大きな印象の相違はない。
また，本件意匠２と被告意匠とは，第２胴部を切り欠く凹部の形状に差異があるが，凹部の大きさの差は，正面から見ればいずれも長方形で差はなく，上から観察しない限りその差は看者が感得できない程度のものであり，被告意匠より凹が深い甲４７意匠が，特許庁において本件意匠２と類似するという判断がなされていることから，「第２切欠部の存在」という共通の美感が，わずかな形状の差を凌駕する。
そして，第１胴部下面と第２胴部上面の組合せを見ても，本件意匠２と類似するとされた甲４３意匠や甲４５意匠などの方が，被告意匠よりも更に回転を強くイメージさせる不規則で動的な印象を強めていること，甲４１意匠も回転をイメージさせる動的な印象を強めているにもかかわらず本件意匠１と類似するとされていることから，被告意匠との相違は，「概ね俵形」の第１胴部下面と，「概ね俵形」の第２胴部上面の形状組合せの範囲を逸脱しておらず，上記の本件意匠２と類似する各意匠と共通の印象しか与えていないものであり，共通の美感を超えるものではない。
以上から，被告意匠は，本件意匠２に類似するというべきである。
【被控訴人の当審における主張】
本件各意匠と被告意匠の構成について
ア控訴人の主張は争う。
イ控訴人は，被告意匠の構成に第２胴部の下部の凸部を含めることを否定するが，被告各製品の第２切欠部のうち凸部は同切欠部の他の部分と一体的に形成されているのであるから，それ以外の切欠部と区別することこそ不自然である。
ウ控訴人が何故に「切欠部」なる表現にこだわるのか，理解は困難であるが，成型方法を対象とする特許権等であればともかく，意匠権において，部材の成形方法を論じることに意味があるとは思われない。エ控訴人は，被告意匠の第２切欠部は有凹直線による切欠形状であると主張するが，被告意匠の第２胴部上面及び第２切欠部横端部にある面取りの幅は極めて細く，むしろ長手方向に並行した直線に近いものであり，有凹直線などと認識されるものではない。
本件各意匠の要部について
ア控訴人は，第２胴部に切欠部を設けたことが要部であると主張するが，そのこと自体は単なるアイデアであり，意匠法の保護対象ではない。また，また，切欠きを設けること自体は乙４意匠にも存在するありふれた構成である。
また，控訴人は，「各構成部分の構成比率」なるものが本件各意匠の要部であると主張するが，それは，本件各意匠の構成から控訴人が独自に複数の箇所を選択し，当該箇所間の距離を数字で示して，これまた独自の順序で並べたもので，意匠のもたらす美感の基礎となる具体的構成を反映するものではない。例えば，本件各意匠や被告意匠の第１胴部下面の具体的形状の差異や，第２切欠部の具体的形状の差異などは，このような構成比率に反映されるはずはなく，全てが捨象されている。


また，控訴人は，第１胴部下面の形状が本件各意匠の要部でないと主張するが，第１胴部下面の形状も本件各意匠の登録範囲に含まれており，第２胴部上面の形状を要部と認めながら，溝部を挟んだ反対側の第１胴部下面の形状は要部でないという控訴人の主張こそ，恣意的である。イ甲４５意匠，甲４３意匠及び甲４７意匠についての拒絶理由や，甲３５意匠，甲３７意匠及び甲３９意匠の関連意匠登録からすると，特許庁の審査においては，本件登録意匠１及び２が異なる要部を有するものと認定しており，第２切欠部の存在及び構成比率の類似性を本件各意匠に共通する要部として考える控訴人の見解を支持しているとは解されない。特許庁は，あくまで第１胴部下面及び第２胴部上面の形状の差異を重視して判断している。
ウ本件各意匠の要部は，第１胴部下面の形状，第２胴部上面の形状及び第２切欠部の形状である。
本件意匠２と被告意匠との類否について
本件意匠２と被告意匠とは，要部において相違しており，原判決が説示するとおり，類似しない。
第３当裁判所の判断
１当裁判所も，本件各意匠と被告意匠とは類似しないと判断する。その理由は，２のとおり原判決を補正し，３のとおり控訴人の当審における主張に対する判断を加えるほか，原判決「事実及び理由」の「第４当裁判所の判断」欄の１記載のとおりであるから，これを引用する。
２原判決の補正
原判決２０頁２３行目「乙１等」を「甲２７ないし３３，乙２」と，２６行目の「本件意匠１」を「被告意匠」と，それぞれ改める。原判決２１頁１２行目の「回転軸に向かって凹となる一対の曲線（以下「曲線Ｂ」という。）」を，「回転軸に向かって凹となり，両端部に僅かに直線部分を有する一対の曲線（以下「曲線Ｂ」という。）」と改める。原判決２２頁２０行目の「第１胴部下面」から２１行目の「認められる。」までを「第１胴部下面と第２胴部上面の大きさ（回転軸を通る最大距離）はほぼ同一であるが，第１胴部下面に一対の対向する直線による切欠きが設けられている反面，第２胴部は切欠きのない円柱状であることから，第２胴部上面は，第１胴部下面よりも大きいことが認められる。」と改める。原判決２３頁２３行目の「大きさ」の後に「（回転軸を通る最大距離）」を加える。
原判決２５頁２０行目の「大きさ」の後に「（回転軸を通る最大距離）」を加える。
原判決２６頁１０行目の「与えるに対し」を「与えるのに対し」と，１５行目から１６行目の「第２胴部下面」を「第２胴部上面」と，２２行目の「あるも」を「あるのに対し」と，それぞれ改める。
原判決２７頁２２行目の「本件意匠１」を「本件意匠２」に改める。原判決２８頁２４行目の「大きさ」の後に「（回転軸を通る最大距離）」を加える。
原判決２９頁３行目の「本件意匠１」を「本件意匠２」と，２０行目から２１行目の「第２胴部下面」を「第２胴部上面」と改める。
３控訴人の当審における主張に対する判断
本件意匠２の要部について
ア控訴人は，本件意匠２の要部は，公知意匠である乙４意匠及び関連意匠等に関する特許庁の審査実績を参酌すると，その基本的構成を前提に，第２胴部に一対の対向する切欠部（第２切欠部）を設けたこと，第２胴部上面に切欠きを設けたこと，及び各部構成比率，配列から生ずるバランスにあると主張する。
確かに，本件意匠２の溝部は，乙４意匠にも見られるものであるから，看者たる需要者の注意を惹くとはいえず，他方，その第２切欠部の形状（控訴人が主張する位置，大きさ及び範囲を含む。）及びそれを反映した第２胴部上面の形状は，乙４意匠や乙５意匠といった公知意匠には見られないものであるから，それらが新規な形状として需要者の注意を惹く要部であると認めるべきことは控訴人が主張するとおりである。しかし，需要者は，物品の使用態様上重要な機能を果たす部分については，その形状に注意を払うものである。そして，本件意匠２に係る物品である放電ランプをランプホルダーに取り付ける方法が，溝部と第２胴部との段差面をランプホルダー内の基準面に当接するまで挿入した後，放電ランプとランプホルダー内の回転部を９０度回転させて，最後に，第１胴部下面を自重によりランプホルダーに当接させるものであることは，先に引
用した原判決「第４
あり，このような使用態様とすることによって，放電ランプをランプホルダーの適正な位置に固定することを可能としている（甲９）。そうすると，最後にランプホルダーに当接する第１胴部下面は，物品の使用態様上重要な機能を果たす部分であるから，その形状についても，需要者の注意を惹く要部と認めるのが相当であり，この部分が要部でないとの控訴人の主張は採用できない（なお，特許庁の審査実績との関係については，後に述べる。）。
イまた，控訴人は，各部の構成比率や配列が要部であると主張し，その視覚的効果として，本件意匠２が，その意匠公報図面における右側面視（上から見た場合）において，一対の第２切欠部を有する第２胴部上面が第１胴部越しに視認できる「段付き形状」を呈すると主張する。確かに，第１胴部下面の形状と第２胴部上面の形状の関係がどのようなものであるかは，上記の使用態様を採る上で重要であるから，その点について需要者の注意を惹くと考えられることは控訴人が主張するとおりである。
しかし，第２胴部上面が第１胴部下面から突出し，第１胴部越しに第２胴部上面が視認できる形状は，既に乙４意匠にも示されている上，前記のような本件意匠２に係る放電ランプの使用態様を採るために必然的な形状であり，控訴人自身もそのことは認めている（原審における平成２３年８月４日付け原告準備書面（２）２９頁，平成２４年４月２７日付け原告準備書面（８）１４頁）。そうすると，需要者の注意を惹くのは，単に第２胴部上面が第１胴部下面から突出し，第１胴部越しに第２胴部上面が視認できる形状となっていることではなく，控訴人が「段付き形状」と呼ぶ，本件意匠２の第１胴部下面の具体的形状と第２胴部上面の具体的形状とを組み合わせた具体的形状にあるというべきである。そして，このような具体的な「段付き形状」は，先に補正して引用した原判決「事実及び理由」
の「第４


第１胴部下面と第２胴部上面の具体的形状が認識されれば，その組合せとして具体的に認識し得るものであるし，控訴人が取捨選択した部分の構成比率を特定することによって具体的な「段付き形状」が十分に表現できているとはいえない（例えば，本件意匠２の第２胴部上面の直線部分と凹部分の混在具合は，控訴人が主張する構成比率によっては何ら表現されていない。）から，そのような構成比率を本件意匠２の構成として認識するのは相当ではなく，仮に認識したとしても，そのような構成比率を本件意匠２の要部と認めることはできないというべきである。
したがって，本件意匠２の要部に関する控訴人の主張は採用できず，本件意匠２の要部は，第１胴部下面，第２切欠部とそれを反映した第２胴部上面，そして，その結果としての第１胴部下面と第２胴部上面との組合せの各具体的形状にあると認めるのが相当である。
本件意匠２と被告意匠との類否について
ア共通の基本的構成態様を備
るバランスが共通することの各点において共通することから，意匠全体として共通する美感が生じていると主張する。
しかし，本件意匠２の要部と認められるのは前記のとおりであり，これらの具体的形状を比較して類否を判断する必要があるから，上記の点において共通することをもって，意匠全体として共通する美感が生じているとの控訴人の上記主張は採用できない。
イ控訴人は，
相違は，甲４３意匠や甲４５意匠にも見られる相違の範囲内で，「概ね俵形状の相違は，甲４７意匠にも見られる相違の範囲内で，「概ね俵型」でも，甲４３意匠，甲４５意匠及び甲４１意匠に照らすと，「概ね俵型」の第１胴部下面と「概ね俵型」の第２胴部上面の形状組合せの範囲を逸脱するものではないと主張する。
しかし，原判決「事実及び理由」の「第４
ウ（２８頁ないし３０頁）記載のとおり，第１胴部下面の形状は，本件意匠２では線対称及び点対称の曲線が緩やかであるためにより規則的で静的な印象を与えるのに対し，被告意匠では略Ｓ字状の曲線による点対称の形状で回転をイメージさせる動的な印象を与えており，第２胴部上面の形状は，本件意匠２では円を一対の対向する直線により切り欠き，その直線の中央に細い凹部を設けたもので，より規則的で静的な印象を与えるのに対し，被告意匠では，円を一対の凹状曲線により大きく切り欠いたもので，より動的な印象を与えており（なお，第２切欠部の両端の面取り部は，幅が狭いためにこの印象に影響を与えるものではない。），これらの第１胴部下面と第２胴部上面を組み合わせた形状を見ると，本件意匠２では規則的で静的な印象を強めているのに対し，被告意匠では不規則で動的な印象を強めている。そして，これらの第１胴部下面と第２胴部上面の形状の相違からすると，控訴人が主張するように，被告意匠が，「概ね俵型」の第１胴部下面と「概ね俵型」の第２胴部上面の形状を組み合わせたものであるとはいえない。
また，控訴人が指摘する，特許庁における関連意匠等の審査実績を検討すると，まず，本件意匠２と類似するとして拒絶査定された甲４３意匠及び甲４５意匠は，第２胴部上面及び第２切欠部の形状が本件意匠２と同じである上，第１胴部下面の形状が被告意匠と比べて曲線度合いが低く，回転をイメージさせる動的な印象が弱いことから，第１胴部下面と第２胴部上面を組み合わせた形状において，被告意匠のような不規則で動的な印象の強さが認められず，このことは，甲４１意匠と本件意匠１との関係でも同様である。また，本件意匠２と類似するとして拒絶査定された甲４７意匠は，第２胴部上面及び第２切欠部の形状として，大きな凹部を形成している点で被告意匠と同様であり，凹部はむしろ被告意匠よりも深いが，第１胴部下面の形状が本件意匠２と同一であることから，第１胴部下面と第２胴部上面を組み合わせた形状において，被告意匠のような不規則で動的な印象の強さが認められない。なお，本件意匠１（本意匠）と本件意匠２（関連意匠）とは，第１胴部下面の形状と第２胴部上面の形状の双方に差異がありながら類似すると判断されているが，第１胴部下面の形状は，本件意匠１が円を一対の対向する直線で切り欠いているのに対し，本件意匠２は円を一対の対向する曲線で切り欠いているものの，曲線が緩やかな円弧状であることや，いずれも線対称及び点対称をなすように切り欠いていることから，規則的で静的な印象を与える点で同一であり，第２胴部上面の形状は，本件意匠１が一対の対向する直線で切り欠いているのに対し，本件意匠２は一対の対向する直線により切り欠き，その直線の中央に幅の狭い凹部を設けたものであり，凹部の幅が小さいことから，いずれも規則的で静的な印象を与える点で同一であって，第１胴部下面と第２胴部上面を組み合わせた形状を見ても，被告意匠のような不規則で動的な印象は生じない。したがって，控訴人が主張する関連意匠等についての特許庁の審査実績は，本件意匠２と被告意匠とが共通の美感を生じるとは認められないとの上記判断を左右するものではない。
以上より，控訴人の上記主張は採用できない。
ウなお，控訴人は，被告意匠の構成に第２切欠部の下部の凸部を含めるべきでないと主張するところ，被告各製品において，第２切欠部の当該凸部は，第２胴部を超えて，これに接続する円柱状の部材の周面まで延長されているものではあるが，第２切欠部と一体の形状として認識されるものであるから，被告意匠の構成態様として認識するのが相当である。また，仮に当該凸部を被告意匠の構成態様から除外するとしても，そのことが本件意匠２と被告意匠との類否の判断に影響するものでないことは，先に述べたところから明らかである。
また，控訴人は，被告意匠の第１胴部も円を切り欠いた形状であると主張するが，被告意匠の第１胴部の形状が一見して円を切り欠いた形状であるとは認め難い上，請求原因事実としての被告意匠の構成態様の特定は，原判決別紙被告製品目録１及び２に示された形状によって尽きており，被告意匠の構成態様の記載は，主張立証ないし審理判断の便宜のためにその形状を言語によって表現するにすぎないものであるから，第１胴部下面のでもない。
４結語
以上によれば，その余の争点について判断するまでもなく控訴人の本件請求は理由がないから棄却すべきであり，これと同旨の原判決は相当であるから，本件控訴を棄却することとして，主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第８民事部
裁判長裁判官    小   松   一   雄
裁判官    本   多   久美子
裁判官       松   宏   之


主文
被告人を懲役１年６月に処する。
未決勾留日数中９０日をその刑に算入する。
この裁判が確定した日から３年間その刑の執行を猶予する。
理由
（罪となるべき事実）
被告人は，Ａと共謀の上，平成３０年２月２４日午後６時５７分頃から同月２５日午前８時４８分頃までの間に，愛知県稲沢市内の土地において，前記Ａがあらかじめ切断するなどしていた被害者（当時２８歳）の死体の頭部，上腕部及び胸部等を同所に設置されたドラム缶に入れて焼却し，もって死体を損壊した。
（証拠の標目）
記載省略
（事実認定の補足説明）
１争点
本件では，死体損壊の客観的事実には争いがなく，争点は，被告人に死体損壊の故意が認められるか否かである。当裁判所は，被告人に少なくとも未必的故意があったと認めたので，その理由について説明する。
２前提となる事実
次の事実は当事者間に争いがなく，証拠によって優に認めることができる。
Ａ，被告人及び被害者との関係
Ａは，人材派遣会社の実質的経営者であり，被告人は，大学在学中の平成２９年１０月頃から同社で働いていた。被害者は，Ａの知人で，被告人も面識があった。
Ａ及び被告人による死体損壊事実
Ａは，平成３０年２月１７日から同月２２日にかけて，刃物店で洋出刃包丁等４本の刃物を購入し，同月２３日，名古屋市内のマンションａ３０３号室内に呼び寄せられた被害者に対し，Ｂらと共に暴行を加えた上，被害者を車に乗せて立ち去った。
本件犯行後に同市ｃ区所在のマンションｂ１０１号室から採取された血痕のＤＮＡ型が，被害者のそれと一致した。マンションｂは，被告人がＡの指示で賃貸借契約を結んだマンションである。
被告人は，同月２４日から同月２５日にかけて，Ａの指示で，マンションｂから判示ドラム缶（以下「本件ドラム缶」という。）及びその付近の自宅まで３回にわたって自宅のトラック及びハイエース（以下，単に「トラック等」という。）で荷物を運び，Ａとともに，これらを本件ドラム缶で焼却するなどした（本件犯行）。本件犯行後に本件ドラム缶周辺から採取された残焼物や土砂には，人の頭部，上腕部及び胸部の骨片が混ざっていた。
これらの事実によれば，判示のとおり，被告人とＡが，同人においてあらかじめ切断するなどしていた被害者の死体の頭部，上腕部及び胸部等を本件ドラム缶に入れて焼却したことが認められる。
本件犯行前後の被告人の行動等
ア同月１３日，Ａが，会社事務所において，Ｃの前で前記Ｂと電話している際に，被告人はその場に立ち会っていた。このとき，Ａは，怒った様子で，被害者を探している，情報があれば回してほしいなどと言っており，被告人は，Ａの指示で，前記Ｃと被害者との間のライン履歴を確認した。
イ同月２０日，被告人は，Ａの指示で部屋を探し，マンションｂの賃貸借契約を締結した。
ウ同月２１日，Ａと被告人は，冷蔵庫１台を購入し，マンションｂに運んだ。
エ同月２３日夕刻，被告人は，交際相手や会社の管理職に対し，Ａの指示で動くことになったこと，Ａから３日間誰にも連絡を取るなと言われたことなどを伝え，ホテル等で待機した。
オ同月２４日午後，被告人は，Ａの指示で２ｔ車くらいのレンタカーを探したが見つからず，自宅のトラックで，Ａの指示に従ってマンションｂに向かった。その途中，Ａの指示で，冷凍庫１台を購入し，マンションｂに運んだ。
カ同日夕方のマンションｂ到着後，同月２５日朝までの間，被告人は，Ａの指示で，マンションｂから出た「ごみ」などの荷物をトラック等に積んで自宅付近の本件ドラム缶まで運ぶことを３回繰り返した。本件ドラム缶は，被告人の自宅の約１１７ｍ先にある家族の所有地に設置され，家族が野焼きに使用していたものであり，その周辺は田畑で，最も近い民家から約５６ｍ離れている。被告人は，マンションｂから出た「ごみ」を燃やしたいというＡの要望を受けて，本件ドラム缶の提供を申し出て，Ａが立ち会う中，本件ドラム缶でこれらの「ごみ」を焼却した。
キ同月２５日午前９時頃，Ａと被告人は，稲沢市内のホームセンターに行き，「厨房ブリーチ５kg」２個及び「キッチンハイター業務用」等を購入した。
その後，同日夕方までの間，被告人は，Ａの指示で，マンションｂから自宅に運んだ冷蔵庫を洗うなどした。本件犯行後，冷蔵庫及び冷凍庫が被告人の自宅の倉庫で発見され，冷蔵庫内から採取された血痕のＤＮＡ型が被害者のそれと一致した。
ク同日夜，被告人は，交際相手と食事に行った際，Ａの依頼で行っていた作業（本件犯行）について，中国人によるスロット台の改造で出た部品等を片付けていたと説明し，その中に肉のようなものもあった旨話した。また，このとき，被告人は，交際相手に対し，Ａから，何かついているといけないので服や靴，携帯電話を捨てて車を掃除しておくよう言われた旨話した。
ケ同月２７日，被告人は，Ａの指示で，名古屋市ｃ区内のドラッグストアで「パイプユニッシュ」２個及び「キッチンハイター大１５００ml」等を購入し，排水管等も含めてマンションｂを掃除し，壁紙をはがした。同日，被告人は，Ａの指示で，リフォーム業者を探し，同年３月１日，リフォーム業者がマンションｂに壁紙張り替えの見積もりに行ったところ，玄関，キッチン，リビング，クローゼット内まで壁紙がすべてはがされていた。このとき，被告人は，リフォーム業者に対し，床材も全部はがして張り替え，古い床材は自分で処分するのでそのままにするよう指示した。
同月１４日，マンションｂに警察が来たことを聞いた被告人は，リフォーム業者に対して，警察には何も言わないよう口止めをした上，費用を倍額支払うのでマンションｂの床をめくるよう依頼したが，断られた。
３検討
検察官の主張について
検察官は，被告人が，本件犯行前に，Ａが被害者に対する殺意を有し，暴力的な手段を用いて連行しようとしていたことを知っていて，Ａから本件犯行の計画を聞いており，Ａとの間で事前共謀が成立していた旨主張する。


しかし，前記２アのとおり，Ａが被害者に腹を立ててその行方を捜していることを被告人が知ったにしても，そこから直ちにＡの殺意や暴力的手段による連行の企てを知っていたとはいえない。検察官は，これに先立つ平成２９年１２月２９日頃，会社の従業員がＡの指示で被害者を拉致しようとしたことを，被告人が別の従業員から聞いて知っていた旨主張するが，その依拠する証拠によっても，被告人は夜中に電話で１分ほど話を聞いたにすぎず，聞いたのかもしれないが記憶がない旨の被告人の弁解を無下に排斥することはできない（なお，被告人が会社の従業員から拉致計画を聞いた直後にＡに電話をし，Ａが前記従業員に心配するなと電話をしてきた事実はあるが，そこから直ちにＡや被告人の意図ないし認識が明らかになるものでもない。）。また，検察官は，本件犯行当時，被告人はＡの腹心といえる立場にあった旨主張するが，本件犯行に関して，被告人は，Ａの指示で使い走りをしていたが，本件犯行に先立つ被害者の呼出しや暴行については一切関知しておらず，Ａからすべてを打ち明けられるような関係にあったとまで認めるに足りる証拠はない。
検察官が主張する事前共謀は認められない。
本件犯行時の被告人の認識について
ア本件ドラム缶で被害者の死体を焼い   た際には，独特の異臭がしたはずである。現に，近隣住民によれば，本件犯行当夜の平成３０年２月２４日深夜から翌２５日未明にかけて，屋外で不快な異臭がした。被告人の携帯電話の解析結果によれば，被告人は，同月２４日１８時５７分頃から１９時２６分頃まで，２２時２７分頃から翌２５日零時２１分頃まで（うち合計２２分程度は自宅），５時４分頃から８時１４分頃まで，死体を焼いている本件ドラム缶付近にいたのであるから，当然，異臭に気付いたはずである。被告人は，異臭はしなかった旨供述するが，不合理で信用できない。
また，前記２のとおり，被告人は，同月２５日夜，交際相手に対して，肉のようなものがあった旨話している。
これらの事実からすれば，少なくとも，被告人が，本件犯行時に，燃やしているものが死体かもしれないという程度には十分認識することができたものと認められる。
なお，被告人は，マンションｂと本件ドラム缶を３回往復したうちの３回目にはマンションｂ室内に入ったというのであり，後日，Ａの指示で壁紙を全部はがしたり，床の張り替えを依頼したりしていることからすれば，同室内に血痕が残っていた可能性は高く，被告人がこれを目にしていれば，マンションｂから運んで燃やしているものに死体が含まれていることを容易に認識できたはずである。もっとも，当時の室内の血痕の状況は不明であり，本件犯行が事前共謀に基づくものでない以上，目につくような血痕はＡがぬぐい取っていた可能性も否定できない。したがって，被告人が本件犯行の際にマンションｂに立ち入ったことをもって，被告人の認識を裏付ける事情とすることはできない。
イ加えて，前記２   のように，被告人は，Ａから，３日間誰にも連絡を取らずホテルで待機するという特異な指示を受けた上，Ａの指示で，冷蔵庫及び冷凍庫を順次購入し，Ａが直前に被告人名義で借りたマンションｂに，これらを一旦運んだ後，同室から出た「ごみ」を燃やしたいとのＡの特異な要望により，今度はこの「ごみ」とともに冷蔵庫及び冷凍庫をマンションｂから自宅に運び，Ａと一緒に本件ドラム缶で一晩かけてこの「ごみ」を焼き，服や靴，携帯電話機を捨てて車を掃除し冷蔵庫を洗うようＡから指示を受け，「ごみ」の焼却直後にＡと一緒にホームセンターで多量の洗剤等を購入している。このような本件犯行前からの一連の事情と前記アの事情を併せ見れば，被告人において，マンションｂから運んで燃やしたものが普通の「ごみ」であるとは考え難く，死体ではないかという疑いを持つのが当然だといえる。
そして，その後も，被告人はＡから，賃貸借契約を結んだばかりのマンションｂについて，壁紙を全部はがしたり，ホームセンターで購入した洗剤等に加えてドラッグストアで洗剤を買い足し排水管まで掃除をしたり，リフォーム業者に床をめくって張り替えるよう依頼して古い床材はこちらで処分するなどという特異な指示を受けながら，理由を聞くこともなくこれに従い，マンションｂに警察が来たことを聞くや，Ａの指示でリフォーム業者に口止めをし，費用を倍額払うので床をめくるよう依頼している。このことは，被告人が，本件犯行時に，マンションｂから運んで本件ドラム缶で焼いた「ごみ」が死体であることを認識，認容した上で，Ａの指示に従って，マンションｂ内の血痕等の隠ぺい工作を行ったこととよく整合する。
ウ以上の事実によれば，被告人は，少なくとも本件犯行時に，死体かもしれないと認識しながら，あえてこれを焼却した，すなわち死体損壊の未必的故意を有していたものと認められる。
弁護人の主張について
これに対し，被告人は，マンションｂから運んで燃やした「ごみ」の中身について，中国人が関与するスロット台の部品だとＡから聞いており，逮捕されるまで死体とは知らなかった，知っていれば本件ドラム缶やトラック等を提供しなかった旨弁解し，弁護人も，被告人には死体の認識がなかったので死体損壊の故意がなく無罪である旨主張する。確かに，マンションｂから運んで燃やすものが死体であると事前にわかっていれば，よほどの事情がない限り，被告人が，あえて本件ドラム缶やトラック等を提供することはなかっただろうといえる。しかし，被告人が，事情を知らされないままに本件ドラム缶やトラック等を提供した後，本件犯行時に，異臭と肉のようなものを見たことで，死体かもしれないと認識したが，もはや後戻りできず，そのまま焼却を続け，Ａの指示に従って冷蔵庫の洗浄，マンションｂの清掃及びリフォーム等の隠ぺい工作を行ったということは，十分あり得ることで，前記２の本件犯行前後の経緯にも整合的である。逮捕されるまで死体とは知らなかっ不自然で信用できない。
また，マンションｂから運んで燃やした「ごみ」の中身は，中国人が関与するスロット台の部品だとＡから聞いていたという点については，Ａが，被告人に対してそのように虚偽の説明をしたことはあったかもしある上，機械の部品を燃やすのと死体を燃やすのとでは，臭いや残焼物の状況が明らかに異なるはずであるから，本件犯行時には，Ａの前記説明が虚偽であることが，被告人にも容易に理解できたはずである。したがって，被告人の上記弁解供述は，故意の認定を妨げるものとはいえない。


平成３０年６月２６日判決言渡
平成２９年（行ケ）第１０１５１号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成３０年５月２９日
判        決
原              告     バクスアルタゲーエムベーハー原              告    バクスアルタインコーポレ
イテッド
上記両名訴訟代理人弁護士
松      山    智    恵
同          弁理士    稲    葉      良      幸
阿    部     豊      隆
北    澤              誠
被              告    特許庁   長官同指定   代理人        大久    保     元      浩
關              政    立
尾      崎    淳    史
半      田    正    人
主        文
１原告らの請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告らの負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２０１５－１０１０８号事件について平成２９年３月１３日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
(1)原告らは，平成２１年７月２９日，米国において平成２０年８月１日にされた特許出願（以下「本件基礎出願」という。）に基づく優先権を主張する申立てを伴い，発明の名称を「第ＦＶＩＩＩ因子ポリマー結合体」とする国際出願（ＰＣＴ／ＵＳ２００９／０５２１０３）をし，その後，国内移行の手続をとった（特願２０１１－５２１２８４。以下「本願」という。）。
(2)原告らは，平成２７年１月２８日付けで拒絶査定を受け，同年６月１日，これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は，これを，不服２０１５－１０１０８号事件として審理し，平成２９年３月１３日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との別紙審決書（写し）記載の審決（以下「本件審決」という。）をし，同月２４日，その謄本が原告らに送達された。なお，出訴期間として９０日が附加された。(4)原告らは，平成２９年７月２４日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２特許請求の範囲の記載
本願の特許請求の範囲請求項１の記載は，次のとおりである。以下，この請求項１に記載された発明を「本願発明」という。
【請求項１】水溶性ポリマーを第ＶＩＩＩ因子（ＦＶＩＩＩ）の酸化炭水化物部分へと結合体化する方法であって，結合体化を可能とする条件下で前記酸化炭水化物部分を活性化水溶性ポリマーと接触させる工程を含み，ここで，前記水溶性ポリマーに結合体化された前記ＦＶＩＩＩは，未変性ＦＶＩＩＩの活性の少なくとも５０％を保持する，方法。
３本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，別紙審決書（写し）のとおりである。要するに，原告らは本件基礎出願に基づく優先権を有するとは認められないところ，本願発明は，本願の国際出願日前に頒布された米国特許出願公開第２００９／００７６２３７号明細書（平成２１年３月１９日公開。以下「引用例」という。）に記載された発明であるから，特許を受けることができない，というものである。
４本願の国際出願日当時の法令等の定め
(1)千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約（以下，「特許協力条約」又は「ＰＣＴ」ということがある。）
８条（１）国際出願は，規則の定めるところにより，工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国において…された先の出願に基づく優先権を主張する申立てを伴うことができる。
(2)特許協力条約に基づく規則（以下「特許協力条約規則」という。）
１７規則優先権書類
１７．１先の国内出願又は国際出願の謄本を提出する義務（ａ）第八条の規定により先の国内出願又は国際出願に基づく優先権の主張を伴う場合には，当該先の国内出願又は国際出願を受理した当局が認証したその出願の謄本（「優先権書類」）は，既に優先権書類が優先権を主張する国際出願とともに受理官庁に提出されている場合並びに（ｂ）及び（ｂの２）の規定に従う場合を除くほか，優先日から十六箇月以内に出願人が国際事務局又は受理官庁に提出する。（ｂ）優先権書類が受理官庁により発行される場合には，出願人は，優先権書類の提出に代えて，受理官庁に対し，優先権書類を，作成し及び国際事務局に送付するよう請求することができる。その請求は，優先日から十六箇月以内にするものとし，また，受理官庁は，手数料の支払を条件とすることができる。（ｂの２）受理官庁又は国際事務局が優先権書類を実施細則に定めるところにより電子図書館から入手可能な場合は，出願人は，次のいずれかの方法により優先権書類の提出に代えることができる。
（ｉ）受理官庁に対し，優先権書類を電子図書館から入手し，国際事務局に送付するよう請求すること。
（ｉｉ）国際事務局に対し，優先権書類を電子図書館から入手するよう請求すること。
その請求は，優先日から十六箇月以内にするものとし，また，受理官庁又は国際事務局は手数料の支払を条件とすることができる。
（ｃ）（ａ），（ｂ）及び（ｂの２）の要件のいずれも満たされない場合には，指定官庁は，（ｄ）の規定に従うことを条件として，優先権の主張を無視することができる。ただし，指定官庁は，事情に応じて相当の期間内に出願人に優先権書類を提出する機会を与えた後でなければ，優先権の主張を無視することはできない。（ｄ）指定官庁は，…当該指定官庁が実施細則に定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能な場合は，（ｃ）の規定により優先権の主張を無視することはできない。
(3)特許協力条約実施細則（ＡＤＭＩＮＩＳＴＲＡＴＩＶＥ    ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮＳＵＮＤＥＲ    ＴＨＥＰＡＴＥＮＴ    ＣＯＯＰＥＲＡＴＩＯＮＴＲＥＡＴＹ）


７１５電子図書館からの優先権書類の入手の可能性（平成２２年１月１日に効力が生じたもの）
（ａ）…１７．１（ｄ）…の規定の適用上，次の場合には，…指定官庁…が優先権書類を電子図書館から入手可能であるとみなす。
（ｉ）当該官庁…が国際事務局に対し優先権書類を当該電子図書館から入手す
る用意があることを通知し…ており，かつ，
（ｉｉ）当該優先権書類が当該電子図書館において保有されており，出願人が当該電子図書館へのアクセスに関する手続において必要とされる範囲内で当該官庁…による当該優先権書類へのアクセスを承諾している場合
５取消事由
本願発明の新規性判断の誤り（優先権の有無）
第３当事者の主張
〔原告らの主張〕
１特許協力条約規則１７．１（ｃ）
本願について，特許協力条約規則１７．１（ａ），（ｂ）及び（ｂの２）の要件のいずれも満たされないこと，並びに，日本国特許庁（以下「ＪＰＯ」という。）が，事情に応じて相当の期間内に原告らに優先権書類を提出する機会を与えたことは争わない。
しかし，ＪＰＯは，次のとおり，特許協力条約実施細則７１５（ａ）に定めるところにより，本件基礎出願の優先権書類を電子図書館から入手可能であるとみなされる。したがって，ＪＰＯは，特許協力条約規則１７．１（ｄ）により，本件基礎出願に基づく優先権の主張を無視することはできない。
２特許協力条約実施細則７１５（ａ）
(1)国際事務局に対する優先権書類を電子図書館から入手する用意があるとの通知
ア国際事務局に対する通知
(ア)世界知的所有権機関（以下「ＷＩＰＯ」という。）のウエブページには，ＪＰＯは，優先権書類のデジタルアクセスサービス（以下「ＤＡＳ」という。）のためのフレームワーク規定１０，１２段落に基づいて，国際事務局に対し，平成２１年４月１日より，ＪＰＯが取得庁となることを同年３月６日付けで通知した旨掲載されている。
したがって，ＪＰＯは，平成２１年４月１日，国際事務局に対し，出願人らの請求に応じて，電子図書館から優先権書類を取得する準備ができたことを通知したといえる。
なお，第１国で出願をした後，パリ条約に基づく優先権の主張を伴って，第２国に直接出願する場合（いわゆる「パリルート」）と，第１国で出願をした後，パリ条約に基づく優先権の主張を伴って，特許協力条約に基づく国際出願を行い，国内移行する場合（いわゆる「ＰＣＴルート」）があるところ，ＷＩＰＯの上記ウエブページには，ＪＰＯの通知について，パリルートの優先権書類のみに限定されている旨記載されていない。また，ＤＡＳのためのフレームワーク規定は，優先権書類へのデジタルアクセスサービス全般についての規定である。そもそも，ＰＣＴルートによる国際出願が優先権主張を伴う場合，その優先権と，パリルートによる第２国出願における優先権とを区別する理由もない。したがって，ＪＰＯの国際事務局に対する平成２１年３月６日付け通知は，パリルートのみを想定した通知であり，同日付け通知において，ＰＣＴルートは想定されていないということはできない。また，ＪＰＯの問合せに対する国際事務局の回答において，国際事務局は，ＪＰＯの国際事務局に対する平成２１年３月６日付け通知について，特許協力条約実施細則７１５（ａ）（ｉ）の通知に該当する可能性があるとの立場を採っている。ＤＡＳは，出願人による優先権書類の提出を省略できるものであり，所定の特許庁に優先権書類を電子図書館から受け入れる義務を課すものではないから，ＪＰＯはかかる義務を負わないとする国際事務局の回答は，当然のことを確認したものである。さらに，ＪＰＯの国際事務局に対する平成２１年３月６日付け通知時点において，特許協力条約実施細則７１５の効力は生じていなかったとしても，同実施細則７１５の効力が生じた平成２２年１月１日時点で通知が完了していれば，同実施細則７１５（ａ）（ｉ）の「通知」として足りる。
(イ)ＪＰＯのウエブサイトには，ＪＰＯが米国特許商標庁（以下「ＵＳＰＴＯ」という。）との間で優先権書類の電子的交換を行っている旨掲載されている。そして，国際事務局も，当然にＪＰＯのウエブサイト上で公開された当該内容を閲覧することができるため，ＪＰＯは，ＪＰＯがＵＳＰＴＯと優先権書類の電子的交換を行っている旨を国際事務局に通知したということができる。特許協力条約実施細則７１５（ａ）（ｉ）の「通知」には，不特定多数の人に，特定の事項を知らしめる行為も含まれる。
イ電子図書館
特許協力条約規則１７．１（ｄ）及びその関連規定は，「電子図書館」の範囲をＷＩＰＯの電子図書館等，特定の電子図書館に限定していない。また，ＵＳＰＴＯの電子図書館が，「電子図書館」に該当しないと考えるべき合理的な理由も存在しない。さらに，ＵＳＰＴＯの電子図書館は，ＤＡＳのためのフレームワーク規定により定められた，ＷＩＰＯパテントスコープ優先権書類アクセスサービスに加わっている。


特許協力条約規則１７．１（ｄ）及びその関連規定における「電子図書館」が，ＷＩＰＯのＤＡＳを意味することと，ＵＳＰＴＯの電子図書館が，当該「電子図書館」に含まれることは矛盾するものではない。ＤＡＳとは，優先権書類のデジタルアクセスサービスであって，その実体として唯一の電子図書館が存在するのではなく，所定国の特許庁が保有する電子図書館同士を繋ぐ役割を担う「サービス」に他ならない。そして，ＵＳＰＴＯは，平成２１年４月２０日から，ＤＡＳのためのフレームワーク規定１０，１２段落に基づく提供庁（デポジットオフィス）及び取得庁（アクセスオフィス）として，ＤＡＳの枠組みに含まれる特許庁になっている。ウよって，指定官庁であるＪＰＯは，国際事務局に対し，優先権書類を電子図書館から入手する用意があることを通知している。
(2)優先権書類の電子図書館における保有
ア電子図書館
前記(1)イのとおり，ＵＳＰＴＯの電子図書館は，特許協力条約規則１７．１（ｄ）及びその関連規定における「電子図書館」に該当する。
イ優先権書類の保有
本件基礎出願に関する書類は，ＵＳＰＴＯの電子図書館の一部であるＰｕｂｌｉｃＰＡＩＲにおいて，公開されている。また，ＵＳＰＴＯは，他庁が優先権書類へアクセスすることを許可している。したがって，ＵＳＰＴＯの電子図書館が，本件基礎出願に関する優先権書類を保有していることは明らかである。仮に，ＵＳＰＴＯの電子図書館が保持する本件基礎出願に関する書類に，認証書類が含まれなかったとしても，実質的にみて，本件基礎出願の「優先権書類が，当該電子図書館において保有されて」いる場合に該当すると考えるべきである。なぜなら，ＪＰＯは，優先権書類の提出を不要とする要件に，認証書類の公開まで要求しておらず，また，基礎出願に関する書類を確認できれば，その特許出願日も確認できるからである。
ウよって，本件基礎出願に関する優先権書類は，電子図書館に保有されている。
(3)優先権書類へのアクセスの承諾
アＪＰＯは，平成１９年７月から，ＵＳＰＴＯと優先権書類データを電子的に交換しており，公開済みの米国出願を優先権主張の基礎として日本国へ出願する場合は，書面により優先権書類を提出する手続を省略できることとなっていた。そして，原告らは，本件基礎出願の公開を阻止するためにこれを取り下げることも，公開よりも先に外国出願を行うこともなく，本件基礎出願の出願公開公報は，平成２１年３月１９日付けで発行された。したがって，原告らは，ＪＰＯによる本件基礎出願の優先権書類へのアクセスを承諾していたといえる。ＤＡＳのポータルサイトにおいて，出願人がアクセス管理リストを通じて特別の許可を与えるか，あるいは，アクセスコードを提供する必要があるのは，本件基礎出願が未公開の場合に要求される手続である。
また，原告らは，国際事務局に対し，平成２２年６月２１日付けで，本件基礎出願に関する優先権書類を指定官庁に伝達するよう要求している。このことからも，原告らは，ＪＰＯに対し，優先権書類を利用する権限を付与する意思があったといえる。
なお，原告らは，平成２３年４月１日まで，本件基礎出願の優先権書類の提出が可能であったところ（特許法施行規則３８条の１４），同日以前に，ＪＰＯが電子図書館から優先権書類を入手することを承諾する旨の意思表示はされている。イよって，原告らは，ＵＳＰＴＯの電子図書館へのアクセスに関する手続において必要とされる範囲内で，ＪＰＯによる優先権書類へのアクセスを承諾していたものである。
３新規性判断
以上によれば，ＪＰＯは，本件基礎出願に基づく優先権の主張を無視することはできない。したがって，本願の新規性判断の基準時は，本件基礎出願の出願日（平成２０年８月１日）であるから，引用例は，本件基礎出願の出願日前に頒布された刊行物に該当しない。本願発明は引用例に記載された発明であるとして，新規性を判断した本件審決は誤りである。
〔被告の主張〕
１特許協力条約規則１７．１（ｃ）
特許協力条約規則１７．１（ｃ）ただし書は，（ａ），（ｂ）及び（ｂの２）の要件のいずれも満たされない場合における救済措置に係る規定として置かれているにすぎない。そして，ＪＰＯは，次のとおり，特許協力条約実施細則７１５（ａ）に定めるところにより，本件基礎出願の優先権書類を電子図書館から入手可能であるとはみなされない。したがって，ＪＰＯは，特許協力条約規則１７．１（ｃ）の規定により，本件基礎出願に基づく優先権の主張を無視することができる。
２特許協力条約実施細則７１５（ａ）
(1)国際事務局に対する優先権書類を電子図書館から入手する用意があるとの通知
ア国際事務局に対する通知