ＲＣ及びＲＤが形成する環，Ｃ環又はＲＢの少なくとも一つが，式：－Ｚ１－Ｚ２－Ｚ３－Ｒ１（式中，Ｚ１及びＺ３はそれぞれ独立して単結合，置換されていてもよいアルキレン又は置換されていてもよいアルケニレン；Ｚ２は単結合，置換されていてもよいアルキレン，置換されていてもよいアルケニレン，－ＣＨ（ＯＨ）－，－Ｓ－，－ＳＯ－，－ＳＯ２－，－ＳＯ２ＮＲ２－，－ＮＲ２ＳＯ２－，－Ｏ－，－ＮＲ２－，－ＮＲ２ＣＯ－，－ＣＯＮＲ２－，－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ－，－Ｏ－Ｃ（＝Ｏ）－又は－ＣＯ－；Ｒ２は水素，置換されていてもよいアルキル，置換されていてもよいアルケニル，置換されていてもよいアリール又は置換されていてもよいヘテロアリール；Ｒ１は置換されていてもよいアリール，置換されていてもよいヘテロアリール，置換されていてもよいシクロアルキル，置換されていてもよいシクロアルケニル又は置換されていてもよいヘテロサイクル）で示される基で置換されており；さらに，ＲＣ及びＲＤが形成する環，Ｃ環又はＲＢが，上記式：－Ｚ１－Ｚ２－Ｚ３－Ｒ１（式中，Ｚ１，Ｚ２，Ｚ３及びＲ１は前記と同意義である）で示される基で置換されている以外の位置で，非妨害性置換基により置換されていてもよい。」
・「【０００５】置換基群Ａ：水素，ハロゲン，アルコキシカルボニル，カルボキシ，アルキル，アルコキシ，アルコキシアルキル，ニトロ，ヒドロキシ，アルケニル，アルキニル，アルキルスルホニル，置換されていてもよいアミノ，アルキルチオ，アルキルチオアルキル，ハロアルキル，ハロアルコキシ，ハロアルコキシアルキル，置換されていてもよいシクロアルキル，置換されていてもよいシクロアルケニル，置換されていてもよいヘテロサイクル，ニトロソ，アジド，アミジノ，グアニジノ，シアノ，イソシアノ，メルカプト，置換されていてもよいカルバモイル，スルファモイル，スルホアミノ，ホルミル，アルキルカルボニル，アルキルカルボニルオキシ，ヒドラジノ，モルホリノ，置換されていてもよいアリール，置換されていてもよいヘテロアリール，置換されていてもよいアラルキル，置換されていてもよいヘテロアリールアルキル，置換されていてもよいアリールオキシ，置換されていてもよいヘテロアリールオキシ，置換されていてもよいアリールチオ，置換されていてもよいヘテロアリールチオ，置換されていてもよいアラルキルオキシ，置換されていてもよいヘテロアリールアルキルオキシ，置換されていてもよいアラルキルチオ，置換されていてもよいヘテロアリールアルキルチオ，置換されていてもよいアリールオキシアルキル，置換されていてもよいヘテロアリールオキシアルキル，置換されていてもよいアリールチオアルキル，置換されていてもよいヘテロアリールチオアルキル，置換されていてもよいアリールスルホニル，置換されていてもよいヘテロアリールスルホニル，置換されていてもよいアラルキルスルホニル及び置換されていてもよいヘテロアリールアルキルスルホニルからなる群。）で示される化合物（以下，「本発明化合物」という），そのプロドラッグ，それらの製薬上許容される塩又はそれらの溶媒和物が，インテグラーゼの阻害活性を有することを見出した。
さらに，本発明化合物及びそれらを含有する医薬が，抗ウイルス薬，抗レトロウイルス薬，抗ＨＩＶ薬，抗ＨＴＬＶ－１（Human   Tcellleukemiavirustype   1：ヒトＴ細胞白血病ウイルス1型）薬，抗ＦＩＶ（Felineimmunodeficiencyvirus   :ネコエイズウイルス）薬，抗ＳＩＶ（Simianimmunodeficiencyvirus   :サルエイズウイルス）薬，特に抗ＨＩＶ薬，インテグラーゼ阻害剤として有用であることを見出し，本発明を完成するに至った。
本発明は，本発明化合物，そのプロドラッグ，それらの製薬上許容される塩又はそれらの溶媒和物，それらを有効成分として含有する医薬組成物，抗ウイルス薬，抗HIV薬，インテグラーゼ阻害剤，抗HIV用合剤を提供するものであるが，これらは，抗HIV薬としてのみならず，抗AIDS薬，すなわち，エイズ及びその関連臨床的症状，例えばエイズ関連合併症（ARC），進行性全身化リンパ節症（PGL），カポジ肉種，カリニ肺炎，突発性血小板減少性紫斑病，エイズ関連神経学的症状，例えば，エイズ痴呆症合併症，エイズ脳症，多発性硬化症又は熱帯性不全対麻痺，並びにまた無症候患者におけるものを含めた抗HIV抗体陽性及びHIV陽性症状の治療に特に有用である。」
オ発明を実施するための形態
・「【００３４】次に本発明化合物の使用方法について説明する。本発明化合物は，例えば抗ウイルス薬等の医薬として有用である。本発明化合物は，ウイルスのインテグラーゼに対して顕著な阻害作用を有する。よって本発明化合物は，動物細胞内で感染時に少なくともインテグラーゼを産出して増殖するウイルスに起因する各種疾患に対して，予防又は治療効果が期待でき，例えば，レトロウイルス（例，HIV-1，HIV-2，HTLV-1，SIV，FIV等）に対するインテグラーゼ阻害剤として有用であり，抗HIV薬等として有用である。・・・」
・「【００３６】試験例
本発明化合物のインテグラーゼ阻害作用を以下に示すアッセイ法に基づき調べた。
（１）DNA溶液の調製
アマシャムファルマシア社により合成された以下の各DNAを，KTEバッファー液(組成：100mMKCl,1mM   EDTA,10mMTris-塩酸   (pH7.6))に溶解させることにより，基質DNA溶液（2pmol/μl）およびターゲットDNA溶液(5pmol/μl)を調製した。各溶液は，一旦煮沸後，ゆるやかに温度を下げて相補鎖同士をアニーリングさせてから用いた。
（基質DNA配列）
5'-Biotin-ACCCTT   TTAGTCAGT   GTGGAAAAT   CTCTAGCAG   T-3'3'-            GAAAATCAG   TCACACCTT   TTAGAGATC   GTCA-5'
（ターゲットDNA配列）
5'-    TGACCAAGG   GCTAATTCA   CT-Dig-3'3'-Dig-ACTGGTTCC   CGATTAAGT   GA    -5'
（２）阻害率（ＩＣ５０値）の測定


Streptavidin（VectorLaboratories社製）を0.1M炭酸バッファー液（組成：90mMNa２CO３,10mM   NaHCO３）に溶かし，濃度を40μg/mlにした。この溶液，各50μlをイムノプレート（NUNC社製）のウエルに加え，4℃で一夜静置，吸着させた。次に各ウエルをリン酸バッファー（組成：13.7mMNaCl,   0.27mMKCl,0.43mM   Na２HPO４,0.14mMKH２PO４）で２回洗浄後，１％スキムミルクを含むリン酸バッファー300μlを加え，30分間ブロッキングした。さらに各ウエルをリン酸バッファーで２回洗浄後，NTEバッファー液(組成：1MNaCl,10mM   Tris-塩酸(pH8.0),1mMEDTA)で50倍希釈した基質DNA溶液（0.04pmol/μl）50μlを加え，振盪下，室温で30分間吸着させた後，リン酸バッファーで２回，次いで蒸留水で１回洗浄した。
次に上記方法で調製した各ウエルに，バッファー（組成：150mMMOPS(pH7.2),75mMMnCl２,   50mM2-mercaptoethanol,25%   glycerol,500μg/mlbovineserum   albumin-fractionV）12μl，ターゲットDNA(5pmol/μl)１μlおよび蒸留水32μlから調製した反応溶液４５μlを加えた。さらに各ウエルに被検化合物のDMSO溶液６μlを加え，ポジティブコントロール(PC)としてのウエルには，DMSO６μlを加える。次にインテグラーゼ溶液（30pmol/μl）９μlを加え，良く混合した。ネガティブコントロール（NC）としてのウエルには，酵素希釈液（組成：Hepes(pH7.6),   400mMpotassiumglutamete,   1mMEDTA,0.1%   NP-40,20%glycerol,1mM   DTT,4Murea）９μlを加えた。各プレートを30℃で１時間インキュベート後，反応液を捨て，リン酸バッファーで２回洗浄した。次にアルカリフォスファターゼ標識した抗ジゴキシゲニン抗体溶液（ヒツジFabフラグメント：ベーリンガー社製）を100μl加え，30℃で１時間結合させた後，0.05％Tween20を含むリン酸バッファーで２回，リン酸バッファーで１回，順次洗浄した。次に，アルカリフォスファターゼ呈色バッファー（組成：10mMパラニトロフェニルホスフェート(VectorLaboratories社製),5mM   MgCl２,100mMNaCl,100mMTris-塩酸(pH    9.5)）を150μl加えて30℃で２時間反応させ，各ウエルの吸光度（OD405nm）を測定し，以下の計算式に従い阻害率を求めた。
阻害率（％）＝100[1-{(Cabs.-NC   abs.)/(PC   abs.-NCabs.)}]
Cabs.；化合物のウエルの吸光度
NCabs.：NCの吸光度
PCabs.：PCの吸光度
次にIC５０値は，上記の阻害率を用いて以下の計算式で求められる。すなわち阻害率50％をはさむ２点の濃度において，xμg/mlの濃度で阻害率X%，yμg/mlの濃度で阻害率Y%をそれぞれ示す時，IC５０（μg/ml）＝x-{(X-50)(x-y)/(X-Y)}となる。阻害率５０％に相当する化合物濃度（ＩＣ５０）を以下の表に示す。表中の化合物Ｎｏ．は実施例の化合物Ｎｏ．を示す。
【表１】
上記に示した化合物以外の本発明化合物も，上記同様，あるいはそれ以上のインテグラーゼ阻害活性を示した。
また，本発明化合物は，代謝に対する安定性が高く，優れたインテグラーゼ阻害剤である。」
・「
」（２００頁）
・「
」（２１４頁）
(2)以上の記載によれば，本件発明１ないし３の意義は次のとおりである。本件発明１ないし３は，α－ヒドロキシ－α，β不飽和ケトンを部分構造として有する化合物を含有するインテグラーゼ阻害剤として使用する医薬組成物に関するものである。
ウイルスの中でも，レトロウイルスの一種であるヒト免疫不全ウイルス（HumanImmunodeficiencyVirus。以下「ＨＩＶ」という。）は，後天性免疫不全症候群の原因となることが知られており，その治療薬としては逆転写酵素阻害剤及びプロテアーゼ阻害剤が主流であったものの，これらについては腎臓障害等の副作用や耐性ウイルスの出現等の問題が判明していたため，これらと異なる作用メカニズムを有する抗ＨＩＶ薬の開発が期待されていた。本件発明１ないし３に係る化合物は，ウイルスのインテグラーゼに対して顕著な阻害作用を有するものであり，動物細胞内で感染時にインテグラーゼを産出して増殖するウイルスに起因する各種疾患に対して，予防又は治療効果を期待することができるものであって，レトロウイルスに対するインテグラーゼ阻害剤として有用なものである。
２争点(1)イ(ｱ)（実施可能要件違反）について事案に鑑み，争点(1)イ(ｱ)について判断する。
(1)医薬の発明における実施可能要件
特許法３６条４項１号は，明細書の発明の詳細な説明の記載は「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したもの」でなければならないと定めるところ，この規定にいう「実施」とは，物の発明においては，当該発明にかかる物の生産，使用等をいうものであるから，実施可能要件を満たすためには，明細書の発明の詳細な説明の記載は，当業者が当該発明に係る物を生産し，使用することができる程度のものでなければならない。そして，医薬の用途発明においては，一般に，物質名，化学構造等が示されることのみによっては，当該用途の有用性及びそのための当該医薬の有効量を予測することは困難であり，当該医薬を当該用途に使用することができないから，医薬の用途発明において実施可能要件を満たすためには，明細書の発明の詳細な説明は，その医薬を製造することができるだけでなく，出願時の技術常識に照らして，医薬としての有用性を当業者が理解できるように記載される必要がある。
(2)本件の検討


本件についてこれをみるに，本件発明１では，式（Ｉ）のＲＡが－ＮＨＣＯ－（アミド結合）を有する構成（構成要件Ｂ）を有するものであるところ，そのようなＲＡを有する化合物で本件明細書に記載されているものは，「化合物Ｃ－７１」（本件明細書２１４頁）のみである。そして，本件発明１はインテグラーゼ阻害剤（構成要件Ｈ）としてインテグラーゼ阻害活性を有するものとされているところ，「化合物Ｃ－７１」がインテグラーゼ阻害活性を有することを示す具体的な薬理データ等は本件明細書に存在しないことについては，当事者間に争いがない。
したがって，本件明細書の記載は，医薬としての有用性を当業者が理解できるように記載されたものではなく，その実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されたものではないというべきであり，以下に判示するとおり，本件出願（平成１４年（２００２年）８月８日。なお，特許法４１条２項は同法３６条を引用していない。）当時の技術常識及び本件明細書の記載を参酌しても，本件特許化合物がインテグラーゼ阻害活性を有したと当業者が理解し得たということもできない。
(3)原告の主張に対する判断
原告は，本件特許化合物として本件明細書に記載されているのが「化合物Ｃ－７１」のみであり，その薬理データ等が記載されていないとしても，本件優先日当時の技術常識及び本件明細書の記載を参酌すれば，当業者は，本件特許化合物がインテグラーゼ阻害活性を有すると理解できたと主張する。
ア当業者による理解について
そこで，まず，本件出願当時の技術常識について検討する。(ｱ)この点に関して，原告は，本件優先日当時の技術常識として，①ＨＩＶインテグラーゼの活性中心に金属イオンを有し，その金属イオンの数は２個であるとの考えが広く知られていた，②インテグラーゼ阻害剤としてキレータータイプが有望であった，③キレータータイプのインテグラーゼ阻害剤の多くは，キレーター部分に加えて，末端に環構造を有する置換基を有していたと主張する。
その上で，原告は，これらの技術常識を踏まえると，本件明細書に接した本件優先日当時の当業者は，本件特許化合物を含めた本件発明化合物がインテグラーゼの活性中心に存在する二つの金属イオンに配位結合することによりインテグラーゼ活性を阻害する２核架橋型３座配位子（２メタルキレーター）タイプの阻害剤であると理解することができた旨主張する。
(ｲ)しかし，原告が「インテグラーゼ阻害剤としてキレータータイプが有望であった」との技術常識（上記②）を裏付けるものとして提出する文献をみるに，これらは，ヒドロキシル化された芳香族化合物についてキレート化が提唱されていたこと（甲４の６。ただし「仮説」とされている。），平面配座の２－ヒドロキシフェニル部分，α－ケト部分，ヒドラジン部分から構成される部位がインテグラーゼの活性中心の金属とのキレート化によりＨＩＶ－１インテグラーゼと相互作用できることが提案されていたこと（甲４の７），ヒドロキシル化芳香族化合物に関する一つの可能性のある作用メカニズムとしてキレート化が提案されていたこと（甲２６，２７）を示唆するものにすぎない。
すなわち，上記各文献からうかがわれる本件優先日当時の技術常識としては，ある種の化合物（ヒドロキシル化芳香族化合物等）がインテグラーゼ阻害活性を示すのは，同化合物がキレーター構造を有していることが理由となっている可能性があるという程度の認識にとどまり，具体的にどのようなキレーター構造を備えた化合物がインテグラーゼ阻害活性を有するのか，また当該化合物がどのように作用してインテグラーゼ活性が阻害されるのかについての技術常識が存在したと認めるに足りる証拠はない。
(ｳ)また，キレータータイプのインテグラーゼ阻害剤の多くは，キレーター部分に加えて，末端に環構造を有する置換基を有していたとの点（上記③）についても，技術常識として認められるのは，キレータータイプのインテグラーゼ阻害剤の多くが，末端に環構造を有する置換基を有するという事実にとどまる。かかる置換基がインテグラーゼとウイルスＤＮＡとから形成されるポケットに入り，そのことがインテグラーゼ阻害活性に重要であることが明らかにされたのは，平成２４年（２０１２年）に発行された文献（甲３１）であり，本件優先日当時は，その役割やインテグラーゼ阻害活性を示す置換基についての一般的な化学構造に関する技術常識が存在したとは認められない。
(ｴ)さらに，２メタルキレーターを形成し得る部分構造の背面で５，６員の環状構造を形成することにより，キレート能を有する三つの配位原子が同方向に連立し，インテグラーゼの二つの２価金属イオンに配位してキレートを形成するのに好条件となることが明らかになったのは，本件優先日より後のことであり（平成１９年（２００７年）の文献である甲６参照），本件優先日当時にそのような技術常識が存在したと認めるに足りる証拠はない。
なお，この点につき，原告は当時の技術常識を示す文献としてYvesPommierらにより平成１１年（１９９９年）に発行された文献（甲２６）を提出するが，同文献に図示されているヒドロキシル化芳香族化合物は，一つの分子内に１核２座タイプの配位子として機能する部分を２箇所備える化合物であって，２核架橋型３座配位子（２メタルキレーター）ではない。
(ｵ)以上の認定は本件優先日当時の技術常識に係るものであるが，そのほぼ１年後の本件出願時にこれと異なる技術常識が存在したことを認めるに足りる証拠はなく，本件出願当時における技術常識はこれと同様と認められる。このことに加え，そもそも本件明細書には，本件特許化合物を含めた本件発明化合物がインテグラーゼの活性部位に存在する二つの金属イオンに配位結合することによりインテグラーゼ活性を阻害する２核架橋型３座配位子（２メタルキレーター）タイプの阻害剤であるとの記載はないことや，本件特許化合物がキレート構造を有していたとしても，本件出願当時インテグラーゼ阻害活性を有するとされていたヒドロキシル化芳香族化合物等とは異なる化合物であることなどに照らすと，本件明細書に接した当業者が，本件明細書に開示された種々の本件発明化合物が，背面の環状構造により配位原子が同方向に連立した２核架橋型３座配位子構造（２メタルキレーター構造）と末端に環構造を有する置換基とを特徴として，インテグラーゼの活性中心に存在する二つの金属イオンに配位結合する化合物であると認識したと認めることはできない。


イ本件特許化合物以外の本件発明化合物の薬理データについて次に，原告は，本件明細書には本件特許化合物の薬理データの記載はないものの，本件特許化合物以外の本件発明化合物の薬理データは豊富に記載されており，特に「化合物Ｃ－７１」の化学構造の一部が異なるにすぎない「化合物Ｃ－２６」（本件明細書２００頁）のデータが存在することを指摘する。
しかし，一般に，化合物の化学構造の類似性が非常に高い化合物であっても，特定の性質や物性が全く類似していない場合があり，この点はインテグラーゼ阻害剤の技術分野においても同様と解されるのであって（甲１０，乙１７の１ないし３，乙１８の１ないし３参照），このことは本件出願当時の当業者にとっても技術常識であったというべきである。この点，原告は，「化合物Ｃ－７１」と「化合物Ｃ－２６」の構造は非常に類似しており，両者の差異は，「化合物Ｃ－７１」のＲＡがアミド型置換基であるのに対し，「化合物Ｃ－２６」のＲＡが非置換の窒素原子を含む芳香族複素環である点のみである上，「化合物Ｃ－７１」のアミドと「化合物Ｃ－２６」の芳香族複素環（具体的には，１，３，４－オキサジアゾール）は，いずれも配位子として機能することが知られ，また，アミドと１，３，４－オキサジアゾールは，バイオアイソスターとして相互に置換可能であることも本件優先日当時の技術常識であったのであるから，当業者であれば，「化合物Ｃ－７１」は「化合物Ｃ－２６」と同様のインテグラーゼ阻害活性を有すると理解すると主張する。しかし，「化合物Ｃ－７１」のアミドと「化合物Ｃ－２６」の芳香族複素環がいずれも配位子として機能することが知られ，また，一般的にアミドと１，３，４－オキサジアゾールは，バイオアイソスターとして相互に置換可能であるとしても，インテグラーゼ阻害剤において，ＲＡのアミドと１，３，４－オキサジアゾールが配位子として機能し，それらが相互に置換可能であることが本件出願当時の技術常識であったと認めるに足りる証拠はない。かえって，前記のとおり，インテグラーゼ阻害活性を有する化合物の化学構造の類似性が非常に高い場合であっても，特定の性質や物性が全く類似していないことがあることや，本件出願当時は，末端に環構造を有する置換基の役割やインテグラーゼ阻害活性を示す置換基についての一般的な化学構造に関する技術常識が存在したとは認められないこと，本件特許化合物が有するアミド中の－ＮＨ－の部分は，水素結合可能な基であることなどを考慮すると，「化合物Ｃ－７１」が「化合物Ｃ－２６」と同様のインテグラーゼ阻害活性を有すると当業者が理解するためには，「化合物Ｃ－７１」の薬理データが必要であるというべきである。
ウ出願審査段階における薬理試験結果について
原告は，本件特許化合物に含まれる４個の化合物については本件特許の出願審査の段階において薬理試験結果が提出され（甲１２），また，１２個の化合物については実際にインテグラーゼ阻害作用が確認されているとして（甲１３），本件発明１が実施可能要件を有することは裏付けられていると主張する。
しかし，一般に明細書に薬理試験結果等が記載されており，その補充等のために出願後に意見書や薬理試験結果等を提出することが許される場合はあるとしても，当該明細書に薬理試験結果等の客観的な裏付けとなる記載が全くないような場合にまで，出願後に提出した薬理試験結果等を考慮することは，特許発明の内容を公開したことの代償として独占権を付与するという特許制度の趣旨に反するものであり，許されないというべきである（知的財産高等裁判所平成２７年（行ケ）第１００５２号・同２８年３月３１日判決参照）。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。
(4)小括
以上によれば，本件出願当時の技術常識及び本件明細書の記載を参酌しても，本件特許化合物がインテグラーゼ阻害活性を有したと当業者が理解し得たということもできない。
したがって，本件明細書の記載は本件発明１を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載したものではなく，本件発明１に係る特許は特許法３６条４項１号の規定に違反してされたものであるので，本件発明１に係る特許は特許法１２３条１項４号に基づき特許無効審判により無効にされるべきものである。
３争点(1)イ(ｲ)（サポート要件違反）について上記２で説示したところに照らせば，本件明細書の発明の詳細な説明に本件発明１が記載されているとはいえず，本件発明１に係る特許は特許法３６条６項１号の規定に違反してされたものというべきである。したがって，本件発明１に係る特許は特許法１２３条１項４号に基づき特許無効審判により無効にされるべきものである。
４争点(1)ウ(ｱ)（本件訂正による無効理由の解消の有無）について(1)上記２及び３において説示したとおり，本件発明１に係る特許は実施可能要件違反及びサポート要件違反により無効にされるべきものであるから，原告の本訴請求には特許法１０４条の３の各抗弁が存するものと認められる。ところで，原告は，本件訂正による訂正の再抗弁を主張しているところ，特許法１０４条の３の抗弁に対する訂正の再抗弁が成立するためには，①特許庁に対し適法な訂正審判の請求又は訂正の請求を行っていること，②当該訂正が訂正要件を充たしていること，③当該訂正によって被告が主張している無効理由が解消されること，④被告各製品が訂正後の特許発明の技術的範囲に属すること，以上の各要件を全て充たしている必要がある。本件において，被告は上記③及び④を争っているところ，このうち上記③について検討する。
(2)原告は，本件明細書の教示に接した当業者は，本件明細書に薬理データが記載された化合物と同様に，本件訂正発明化合物１もインテグラーゼ阻害活性を示すことを容易に理解できることになるから，上記(1)の各無効理由は解消される旨主張する。
しかし，本件明細書には，本件訂正発明化合物１がインテグラーゼ阻害剤として機能することを適切に裏付けるような薬理データ等は記載されていないのであって，本件訂正によっても，本件明細書の記載は，医薬としての有用性を当業者が理解できるように記載されたものにはならない。(3)これに対し，原告は，本件訂正発明化合物１に必須の化学構造は，本件明細書に薬理データが記載された２７個の化合物と極めて類似した構造を有しているから，当業者は本件訂正発明化合物１がインテグラーゼ阻害活性を示すことを容易に理解できるなどと主張する。


言渡平成24年9月20日
交付平成24年9月20日
裁判所書記官
平成２３年（ワ）第２９０４９号特許権に基づく製造販売差止等請求事件
口頭弁論の終結の日平成２４年６月２８日
判          決
愛知県大府市＜以下略＞
原            告        株式会   社名南   製作所同訴訟代理人弁護士      高      橋      譲      二
松      永      圭      太
同訴訟代理人弁理士      石      田      喜      樹同補佐   人弁理   士        園      田      清      隆
石      田      正      己
愛知県高浜市＜以下略＞
被            告        橋本電   機工業   株式会   社同訴訟代理人弁護士      三      木      浩太    郎
小      川      晶      露
早      川      尚      志
主          文
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
１被告は，別紙被告製品１目録記載の製品を製造し，販売し，又は輸出してはならない。
２被告は，別紙被告製品１目録記載の製品及びその半製品を廃棄せよ。３被告は，別紙被告製品２目録記載の製品を製造し，販売し，又は輸出してはならない。
４被告は，別紙被告製品２目録記載の製品及びその半製品を廃棄せよ。５被告は，原告に対し，５０００万円及びこれに対する平成２３年９月１３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，板状体のスカーフ面加工方法及び装置に関する特許権を有する原告が，被告の製造販売するスカーフジョインターについて，原告の特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して，被告に対し，そのスカーフジョインターの製造，販売等の差止め及び廃棄，特許法６５条に基づく補償金６５０万円及び民法７０９条に基づく損害賠償金１億４３００万円の合計１億４９５０万円のうち５０００万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２３年９月１３日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
１前提となる事実（当事者間に争いのない事実）
(1)本件特許権
原告は，発明の名称を「板状体のスカーフ面加工方法及び装置」とする特許権（特許番号第４４６０６１８号。以下，この特許を「本件特許」という。）の特許権者である。本件特許は，平成１０年６月１６日にした原出願（特願平１０－１８６８６６，以下「原出願」という。）から，平成２１年１月９日に分割出願されたものであり，平成２２年２月１９日に特許権の設定の登録がされた（以下，この特許権を「本件特許権」という。）。
(2)本件発明
本件特許の願書に添付された特許請求の範囲の請求項２の記載は，本判決添付の特許公報（以下「本件公報」という。）の該当項記載のとおりである（以下，この請求項２に係る発明を「本件発明」という。）。
(3)構成要件の分説
本件発明は，次の構成要件からなる。
Ａ刃物受台の板状体を支持する支持面に対し傾斜して備えられた回転切削
刃物を，
Ｂ当該回転切削刃物の刃先と前記刃物受台の刃先当接部とを当接させ乍ら，前記板状体に対して相対的に直線移動させることにより，
Ｃ前記板状体の端部をスカーフ面に切削加工し，
Ｄ前記刃先当接部から突出した前記板状体端部を切削屑として排除する板
状体のスカーフ面加工装置において，
Ｅ前記回転切削刃物の前記相対的直線移動方向下手側で且つ当該回転切削刃物の刃先近傍における前記板状体の表面のうち，切削屑として排除されることになる部分を前記刃物受台に向けて押圧可能で，而も前記回転切削刃物と一体化して相対的直線移動する押圧部材を設け，Ｆ前記押圧部材と前記刃物受台とによって，前記切削屑として排除されることになる部分を挟持し乍ら切削加工することを特徴とする，Ｇ板状体のスカーフ面加工装置。
(4)被告の行為
被告は，別紙被告製品１目録記載の製品（以下「被告製品１」という。）を製造，販売している。
(5)被告製品１の構成
被告製品１の構成は，本件発明の構成要件に対比させて表現すると，次のとおりである。
ａ刃物受台上の単板を支持する支持面に対し傾斜して備えられたスカーフ
加工用の回転刃を，
ｂａの回転刃の刃先と刃物受台の刃先当接部とを当接させつつ，ａの単板
に対して相対的に直線移動させることにより，
ｃａの単板の端部をスカーフ面に切削加工し，
ｄｂの刃先当接部から突出したａの単板端部を切削屑として排除する板状
体のスカーフ面加工装置において，
ｅａの回転刃の相対的直線移動方向下手側で且つ回転刃の刃先近傍におけるａの単板の表面のうち，切削屑として排除されることになる部分及び切削屑として排除されない部分の両領域をａの刃物受台に向けて押圧可能で，而もａの回転刃と一体化して相対的直線移動する押圧部材を設け，ｆｅの押圧部材とａの刃物受台とによって，切削屑として排除されることになる部分を挟みこみ，これを保持しつつ切削加工することを特徴とす
る，
ｇ板状体のスカーフ面加工装置。
(6)本件発明と被告製品１との対比
被告製品１は，本件発明の構成要件ＡないしＤ，Ｆ及びＧを充足するが，構成要件Ｅについて，構成要件に「切削屑として排除されることになる部分」とあるのに対し，被告製品１では「切削屑として排除されることになる部分及び切削屑として排除されない部分の両領域」である点で相違する。
(7)原告による警告
原告は，被告に対し，平成１９年１２月１日に被告に到達した内容証明郵便により，原出願の願書に添付された明細書の特許請求の範囲の請求項３に係る発明の内容を記載して，被告製品１がその技術的範囲に属する旨の警告をした。
２争点
(1)被告が別紙被告製品２目録記載の製品（以下「被告製品２」という。被告製品１と併せて，以下「各被告製品」という。）を製造，販売し，又はそ
のおそれがあるか否か（争点１）


(2)各被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか否か（争点２）(3)被告が先使用による通常実施権を有するか否か（争点３）(4)本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか否
か（争点４）
(5)原告が補償金の支払を請求することができるか否か（争点５）
(6)被告の責任及び損害額（争点６）
３争点についての当事者の主張
(1)被告が被告製品２を製造，販売し，又はそのおそれがあるか否か（争点１）
ア原告の主張
被告は，被告製品２を製造，販売している。
イ被告の主張
被告は，平成１２年４月，被告製品２の試作機を製作して西北プライウッド株式会社に納入し，テスト及び改造を繰り返したが，所定の能力を発揮することができなかったので，平成１７年５月にこれを撤去して廃棄したものであり，被告は，被告製品２を製造していないし，今後もこれを製造する予定はない。
(2)各被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか否か（争点２）
ア原告の主張
(ア)被告製品１は，ａの回転刃の相対的直線移動方向下手側で且つ回転刃の刃先近傍におけるａの単板の表面のうち，切削屑として排除されることになる部分をａの刃物受台に向けて押圧可能で，而もａの回転刃と一体化して相   対的直線移動す   る押圧部材を   設けたものであ   るから，本件発明の構成要件Ｅを充足する。
(イ)被告製品２のスカーフカッターは，板状体のスカーフカッターで，単板のスカーフカッターである被告製品１のスカーフカッターとは，対象を板状体とするか，単板とするかの違いがあるだけで，その余の構成は同一であるから，被告製品２も本件発明の構成要件Ｅを充足する。
イ被告の主張
(ア)本件発明に係る特許請求の範囲の請求項２は，押圧部材によって押圧される部分を「切削屑として排除されることになる部分」に限定して規定している。   また，本件特許   の願書に添付   された明細書（   以下「本件明細書」という。）の発明の詳細な説明の段落【００１２】，【００１３】及び【００５１】の記載によれば，本件発明は，回転切削刃物が切断する部分，すなわち，「該回転切削刃物によって切削屑として排除されることになる部分」が押圧部材によって押圧され，かつ，押圧部材と刃物受台とに挟持されることによって，同部分付近のあばれが平坦に矯正され，もって加工精度の高い良好な切断面を得るという作用効果を奏するものであることが理解されるし，本件特許の願書に添付された図面のうち，【図２】，【図１０】（ｂ）及び【図１２】によれば，押圧部材はまさに切削屑を押圧していることが理解される。
(イ)もっとも，本件発明の明細書の発明の詳細な説明には，「該押圧面１３は，該単板３から切削屑として排除されることになる部分の全部を必ずしも押圧する必要はなく，例えば，その一部分でも良い。更には，該単板３から切削屑として排除されることになる部分以外の表面に押圧面１３が広がっても良い。しかし，該押圧面１３は，少なくとも切削屑として排除されることになる部分には含まれていなければならない。」（段落【００２４】），「該押圧面１３は切屑化部分だけではなく，切断線１９の丸鋸５が直線移動する方向上手側付近に及んでも差し支えはない。これは，押圧部材１１が単板３の少なくとも切屑化部分を押圧していればスカーフ面の切断精度を高めることができるからである。」（段落【００５２】）との記載があり，これによれば，押圧部材によって押圧されるのは，少なくとも，「切削屑として排除されることになる部分」を含んでいればよく，それ以外の部分を押圧することでもよいと解する余地もある。
しかしながら，原告は，原出願の審査過程において，原出願に対する拒絶理由通知を受けて審査官と面接し，その際の「押圧部材によって押圧する箇所が，切削くず側「のみ」であることを限定すれば，進歩性が出ると考えられるが，原状のクレームの記載では，拒絶理由解消は難しい。」との審査官の意見に対応して，原出願に係る特許請求の範囲の請求項３の「該回転切削刃物の刃先近傍の表面のうち，少なくとも該板状体から切削屑として排除される側の前記表面の少なくとも一部分を押圧可能に備える押圧部材」を「当該回転切削刃物の刃先近傍における前記板状体の表面のうち，切削屑として排除されることになる部分を前記刃   物受台に向けて   押圧可能で」   と補正し，２か   所の「少なくとも」の文言を削除して，押圧箇所を「切削屑として排除されることになる部分」に限定したのであり，それにもかかわらず，再度拒絶理由通知を受けたので，本件特許を分割出願したのである。そうすると，原告は，上記補正によって，押圧箇所を「切削屑として排除されることになる部分」に限定し，「少なくとも切削屑として排除されることになる部分を押圧することでも良い」旨の記載を意識的に除外したのであるから，本件明細書の発明の詳細な説明における段落【００２４】及び【００５２】の記載は，本件発明の技術的範囲を確定するに当たって参酌すべきではない。
(ウ)したがって，本件発明の構成要件Ｅは，押圧部材が当該回転切削刃物の刃先近傍における前記板状体の表面のうち，特に切削屑として排除されることになる部分のみを前記刃物受台に向けて押圧するものと解すべきである。各被告製品は，押圧部材が切削屑として排除されることになる部分及び切削屑として排除されない部分の両領域を押圧するのであって，切削屑として排除されることになる部分のみを押圧するものではないから，本件発明の構成要件Ｅを充足しない。
ウ被告の主張に対する原告の反論
本件発明の技術的範囲は，原則として，本件発明に係る特許請求の範囲の記載やその補正等の経過を斟酌して定めるべきであり，本件特許とは別の手続である原出願の審査経過を斟酌して定めるべきではない。仮に原出願の審査経過を斟酌することが許されるとしても，原告が補正に当たり「少なくとも」との文言を削除したのは，「少なくとも」という文言が単に強調的な意味しか持たないからであるにすぎないし，これを削除することが押圧対象を切削屑として排除されることになる部分のみに限定することになるものでもない。
(3)被告が先使用による通常実施権を有するか否か（争点３）
ア被告の主張


(ア)被告従業員のＡは，平成６年８月頃，丸カッターの進行方向前方で，かつ，丸カッターの刃先近傍の板のうち切削屑として排除されることになる部分とそれ以外の部分を押さえ，丸カッターと共に移動する前押さえ部を設けた合板用スカーフカッターを設計し，その試作品を製造した。そして，被告従業員のＢは，Ａが開発した上記「前押さえ部」を設けた単板用スカーフカッターを設計するなどして，平成９年７月頃，本件発明と技術的思想を同一にする発明を完成した。(イ)被告は，本件発明の内容を知らないで，①    株式会社サンテック（現商号「株式会   社大三商行サン   テック事業部   」。以下「サン   テック」という。）から，スカーフカッター３台を含むスカーフ切断接合システム３基の製造を依頼され，上記発明に基づいて，スカーフカッター（以下「サン   テック用スカー   フカッター」   という。）を製   造して，平成９年７月頃，これをサンテックに譲渡し，また，②マレーシア国のＳＨＩＮＹＡＮＧ    ＰＬＹＷＯＯＤ社（以下「シンヤン」という。）から，オートフィーダー，整合装置，スカーフカッター，キャリング装置，糊付・冷圧接合・クランプ・定尺切断装置（ジョイント装置）及び堆積機（オートスタッカー）を一体的に構成したスカーフ切断接合システムの製造を依頼され，上記発明に基づいてスカーフカッター（以下「シンヤン用スカーフカッター」という。）を製造して，同年１０月２９日から１１月２日までの間，名古屋市港区内の名古屋市国際展示場ポートメッセなごやにおいて開催された第３３回名古屋国際木工機械展に出品した上，平成１０年１月頃，これをシンヤンに譲渡した。
(ウ)サンテック用スカーフカッター及びシンヤン用スカーフカッターは，いずれもカッターの進行方向前方で，かつ，丸カッターの刃先近傍の板のうち切削屑として排除されることになる部分とそれ以外の部分を押さえ，丸カッターと共に移動する前押さえ部を設けたスカーフカッターであり，その発明は本件発明と同一であるから，被告は，本件特許権について通常実施権（特許法７９条）を有する。
イ原告の主張
本件発明の第１の特徴は，構成要件Ｅの「切削屑として排除されることになる部分を前記刃物受台に向けて押圧可能で」ある「押圧部材を設け」ていることにあり，第２の特徴は，構成要件Ｆの「前記押圧部材と前記刃物受台とによって，前記切削屑として排除されることになる部分を挟持し乍ら切削加工する」ことにあるが，サンテック用スカーフカッター及びシンヤン用スカーフカッターが本件発明の上記特徴を呈することはないから，少なくとも構成要件Ｅと構成要件Ｆにおいては，被告が本件発明に至った事実があるとは認められない。
したがって，被告は，当時，本件発明の構成要件Ｅ及びＦの構成を有する発明を完成していなかったし，当該発明の実施である事業をすることができなかったから，先使用による通常実施権を有しない。(4)本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか否
か（争点４）
ア被告の主張
サンテック用スカーフカッター及びシンヤン用スカーフカッターに係る発明は，前記(3)アのとおり，いずれも本件発明と同一であって，本件特許出願前に日本国内において公然知られ，又は公然実施をされた発明であるから，本件特許権には，特許法１２３条１項２号，同法２９条１項の無効事由がある。
したがって，本件特許は，特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから，特許法１０４条の３により，原告は，被告に対し本件特許権を行使することができない。
イ原告の主張
前記(3)イのとおり，少なくとも構成要件Ｅと構成要件Ｆにおいて，被告が本件発明に至った事実があるとは認められないから，被告は，本件発明の構成要件Ｅ及びＦの構成を有する発明を完成していなかった。したがって，本件特許は，新規性の欠如を理由に，特許無効審判により無効にされるべきものとは認められない。
(5)原告が補償金の支払を請求することができるか否か（争点５）
ア原告の主張
(ア)特許法６５条が警告又は悪意を補償金請求の要件としたのは，第三者に対する不意打ち防止のためであるから，分割出願前になされた警告であっても，それが第三者にとって不意打ちに当たらなければ「警告」に該当するというべきである。
本件特許は，原出願からの分割出願であるところ，分割出願は，新たな出願ではあるものの，複数の発明を含む原出願の一部を分割するもので，分割出願に係る発明は原出願の明細書，特許請求の範囲又は図面に開示されていたものでなければならないとされているから，分割出願に係る発明は原出願において開示された発明に包含されているといえる。原告は，原出願に係る発明について警告をしているから，原出願の明細書，特許請求の範囲又は図面に開示されていた分割出願に係る発明についても警告をしたと評価することができるのであって，第三者にとって不意打ちに当たらない。
(イ)被告は，平成１９年１２月１日に原告から警告を受け，平成２２年２月１９日までの間に，被告製品１を６５００万円で少なくとも１台販売した。本件特   許権の実施料率   は１０％とみ   るのが相当であ   るから，原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は，６５０万円を下らない。
イ被告の主張
(ア)原告が平成１９年１２月１日にした警告は，本件特許権が原出願から分割出願される前であって，その内容も専ら原出願に係る特許請求の範囲の請求項３に係る発明に関するものであるから，本件発明の内容を記載して警告をしたということはできない。
(イ)被告製品１は，オートフィーダー，整合装置，スカーフカッター，キャリング装置，糊付・冷圧接合・クランプ・定尺切断装置（ジョイント装置）及び堆積機（オートスタッカー）を一体的に構成したスカーフ切断接合システム全体であり，本件発明は，その一部を構成するスカーフカッターに関するものであるから，実施料相当額が被告製品１の代金の１０％ということはあり得ない。
(6)被告の責任及び損害額（争点６）
ア原告の主張
(ア)被告は，各被告製品を製造販売することが本件特許権を侵害するものであることを知り，又は過失によりこれを知らないで，各被告製品を製造，販売した。


(イ)被告は，平成２２年２月１９日から現在までの間に，各被告製品を少なくとも５台製造して１台６５００万円で販売したものであり，被告の利益率は４０％と推測されるから，被告は，各被告製品の製造販売により少なくとも１億３０００万円の利益を受けた。原告は，本件特許権を実施していたのであって，被告の侵害行為によって損害を受けたことは明らかであるところ，被告の利益の額は原告が受けた損害の額と推定される（特許法１０２条２項）から，被告の侵害行為によって原告が受けた損害の額は，１億３０００万円を下らない。
また，被告の侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は１３００万円とするのが相当である。
イ被告の主張
原告の主張は争う。
第３当裁判所の判断
１争点１（被告が被告製品２を製造，販売し，又はそのおそれがあるか否か）
について
被告が被告製品２を製造，販売していること及びそのおそれがあることについては，これを認めるに足りる証拠がない。
したがって，被告製品２に係る原告の請求は，その余の点について判断するまでもなく，理由がない。
２争点２（被告製品１が本件発明の技術的範囲に属するか否か）(1)本件発明に係る特許請求の範囲の請求項２の記載によれば，本件発明にいう「切削屑として排除されることになる部分を前記刃物受台に向けて押圧可能で」とは，文言のとおり，回転切削刃物と一体化して相対的直線移動する押圧部材が，回転切削刃物の相対的直線移動方向下手側で，かつ，回転切削刃物の刃先近傍における板状体の表面のうちで，切削屑として排除されることになる部分を刃物受台に向けて押圧することができるものであることを意味するものと認められるところ，本件明細書に，この認定に反する記載はない（甲１）。
前記の前提となる事実(5)によれば，被告製品１は，回転刃と一体化して相対的直線移動する押圧部材が，回転刃の相対的直線移動方向下手側で，かつ，回転刃の刃先近傍における単板の表面のうちで，切削屑として排除されることになる部分及び切削屑として排除されない部分の両領域を刃物受台に向けて押圧することができるというのであり，押圧部材が，切削屑として排除されることになる部分を刃物受台に向けて押圧することができるものであるから，被告製品１は，本件発明の構成要件Ｅを充足する。(2)被告は，本件発明に係る特許請求の範囲の請求項２は，押圧部材によって押圧される部分を「切削屑として排除されることになる部分」に限定して規定しているし，本件明細書の発明の詳細な説明の記載によれば，本件発明は，「切削屑として排除されることになる部分」が押圧部材によって押圧されることなどによって，同部分付近のあばれが平坦に矯正され，もって加工精度の高い良好な切断面を得るという作用効果を奏するものであることが理解され，また，図面によれば，押圧部材が切削屑を押圧していることが理解されると主張する。
しかしながら，本件発明に係る特許請求の範囲の請求項２は，「切削屑として排除されることになる部分を前記刃物受台に向けて押圧可能で」と規定しているのであって，その文言から，押圧部材によって押圧される部分を「切削屑として排除されることになる部分」に限定して規定したと解釈することはできないし，特許請求の範囲の請求項２に，押圧部材によって押圧される部分を「切削屑として排除されることになる部分」に限定したことを窺わせるような記載もない。


そして，甲１（本件公報）によれば，本件明細書の発明の詳細な説明には，「前記回転切削刃物と一体化して相対的直線移動する押圧部材によって，前記回転切削刃物の前記相対的直線移動方向下手側で且つ当該回転切削刃物の刃先近傍における前記板状体の表面のうち，切削屑として排除されることになる部分を前記刃物受台に向けて押圧し，当該切削屑として排除されることになる部分を当該押圧部材と前記刃物受台とによって挟持し乍ら切削加工す   ることを特   徴とする   ，板状体の   スカーフ   面加工方法   及び装置   とした。」（段落【００１２】），「本願発明は，上述のとおり構成されているので，以下に記載されるような効果を奏する。先ず，回転切削刃物と一体化して刃物受台で支持された板状体に対して相対的直線移動する押圧部材によって，前記回転切削刃物の前記相対的直線移動方向下手側で且つ当該回転切削物の刃先近傍における前記板状体の表面のうち，切削屑として排除されることになる部分を前記刃物受台に向けて押圧し，当該切削屑として排除されることになる部分を当該押圧部材と前記刃物受台とによって挟持し乍ら切削加工するものであるから，該板状体にあばれが存在していても，該回転切削刃物により切断される部分の近傍のあばれは，該押圧部材と刃物受台との挟持作用で順次平坦に矯正されていき，該回転切削刃物は該平坦に矯正された切削屑として排除されることになる部分を切断するので，これまでにない加工精度   の高い   ，良好   な切断   面を得   ること   ができ   る。」   （段落   【００   １３】），「押圧部材１１によって押圧される押圧面１３は，丸鋸５が移動する方向の下手側の刃先軌跡５ａに極めて近い部分の単板表面であって，しかも該単板３から丸鋸５により切削屑として排除されることになる部分(以下，切屑化部分という)の単板表面である。」（段落【００５１】）との記載があることが認められるが，これらの記載によっても，押圧部材によって押圧される部分を「切削屑として排除されることになる部分」に限定したと解釈することはできないし，本件明細書の発明の詳細な説明において，押圧部材によって押圧される部分を「切削屑として排除されることになる部分」に限定したことを示唆するような記載はなく，かえって，「該押圧面１３は，該単板３から切削屑として排除されることになる部分の全部を必ずしも押圧する必要はなく，例えば，その一部分でも良い。更には，該単板３から切削屑として排除されることになる部分以外の表面に押圧面１３が広がっても良い。しかし，該押圧面１３は，少なくとも切削屑として排除されることになる部分には含まれていなければならない。」（段落【００２４】），「該押圧面１３は切屑化部分だけではなく，切断線１９の丸鋸５が直線移動する方向上手側付近に及んでも差し支えはない。これは，押圧部材１１が単板３の少なくとも切屑化部分を押圧していればスカーフ面の切断精度を高めることができるからである。」（段落【００５２】）との記載があることが認められるのである（甲１）。また，本件特許の願書に添付された図面には，押圧部材が「切削屑として排除されることになる部分」だけを押圧しているもの（【図２】，【図１０】（ｂ）及び【図１２】）があるが，発明の詳細な説明の記載に鑑みれば，押圧部材によって押圧される部分を「切削屑として排除されることになる部分」に限定する趣旨で上記図面を添付したとは考え難いところである（なお，被告は，原告は，原出願に係る特許請求の範囲の請求項３を補正し，２か所の「少なくとも」の文言を削除して，押圧箇所を「切削屑として排除されることになる部分」に限定し，「少なくとも切削屑として排除されることになる部分を押圧することでも良い」旨の記載を意識的に除外したと主張するが，証拠（甲３，乙１６）によれば，原告は，平成２０年５月２６日付手続補正書により，原出願に係る特許請求の範囲の請求項３の「回転切削刃物が該板状体に対して相対的に直線移動する方向の下手側で且つ該板状体の後述する刃物受台に接する表面と反対側の表面における該回転切削刃物の刃先近傍の表面のうち，少なくとも該板状体から切削屑として排除される側の前記表面の少なくとも一部分を押圧可能に備える押圧部材」を「回転切削刃物の前記相対的直線移動方向下手側で且つ当該回転切削刃物の刃先近傍における前記板状体の表面のうち，切削屑として排除されることになる部分を前記刃物受台に向けて押圧可能で，而も前記回転切削刃物と一体化して相対的直線移動する押圧部材」と補正したことが認められるところ，２か所の「少なくとも」の文言を削除しても，補正後の上記文言が，押圧部材によって押圧される部分を「切削屑として排除されることになる部分」に限定した趣旨であるとは解することができないのであって，原告が，「少なくとも切削屑として排除されることになる部分を押圧することでも良い」旨の記載を意識的に除外したとは認められない。）。そうであるから，被告の前記主張は，採用することができない。(3)被告製品１は，本件発明の構成要件Ｅを充足し，また，構成要件ＡないしＤ，Ｆ及びＧを充足しているから（前記の前提となる事実(6)），本件発明の技術的範囲に属する。
３争点３（被告が先使用による通常実施権を有するか否か）について(1)各項末尾掲記の証拠及び弁論の前趣旨によれば，次の事実が認められる。
ア被告は，平成７年１１月頃，サンテックから，スカーフカッター３台を含むスカーフ切断接合システム３基の製造を依頼され，開発部次長であったＢを中心に開発，設計を行い，サンテック用スカーフカッターを組み込んだスカーフ切断接合システム（スカーフジョインター）を製造し，平成９年７月２４日，他社が製造したプレス機やロールドライヤーなどとともに，ＬＶＬ（単板積層木材）製造装置としてサンテックに引き渡した。（乙６の１ないし４，７の１ないし９，３５ないし３８）イサンテック用スカーフカッターは，スカーフジョインターの一部を構成するもので，刃物受台に対して傾斜して備えられた丸鋸を，刃物受台に当接させながら直線に移動させ，板状体の端部を切削してスカーフ面に加工する装置であり，その前切部には，丸鋸による切削位置の前方付近に，空気圧でピストンロッドが出入りするガイド付き薄型シリンダによって制御されるＭＣナイロン製のプレートが備え付けられている。
（乙７の１ないし９，４１ないし４６，４８）


平成２３年１２月２６日判決言渡
平成２２年（行ケ）第１０４０７号審決取消訴訟
口頭弁論終結日平成２３年１２月１２日
判                  決
原            告        Ｘ
訴訟代理人弁理士        加      藤      朝      道同                      内      田      潔      人同                      青      木              充被            告        特許庁   長官指定代   理人         神      山      茂      樹同                      大河    原              裕同                      樋      口      信      宏同                      芦      葉      松      美
主                  文
１特許庁が不服２００８－１５１３２号事件について平成２２年８月１７日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
主文同旨
第２争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「ウインドパークの運転方法」とする発明について，平成１４年９月２１日に国際出願（パリ条約による優先権主張平成１３年９月２８日ドイツ国。以下「本願」という。）し，平成２０年３月１４日付けで拒絶査定を受け，同年６月１６日，拒絶査定不服審判（不服２００８－１５１３２号事件。以下「本件審判」という。）を請求すると共に，特許請求の範囲を補正した（以下「本件補正」という。）（甲５）。特許庁は，平成２２年８月１７日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をなし，その謄本は，同月３１日，原告に送達された。
２特許請求の範囲
本願に係る本件補正後の特許請求の範囲の請求項１（以下，請求項１に係る発明を「本願発明」という。）は，以下のとおりである（甲５）。「【請求項１】複数の風力発電装置を備えたウインドパークであって，前記ウインドパークに結合されている電力網に，発生した電力を供給するウィンドパークの
運転方法は，
前記ウインドパークにより供給される電力を外部から調節可能として，ウインドパークの予め決定された公称出力電力の０から１００％の範囲内での，前記ウインドパークの制御入力部での前記ウインドパークの外部設定の電力出力により，前記ウインドパーク全体がその電力出力部で前記電力網に供給する電力の０から１０
０％の前記範囲内に設定値を設定するステップと，
前記電力網の周波数が基準値より高いかまたは低いとき，および，前記電力網の電圧が基準値より高いかまたは低いときの少なくとも一方であるとき（判決注：手続補正書（甲５）における「少なく一方であるとき」との記載は，「少なくとも一方であるとき」の誤記と認める。），前記ウインドパークの供給電力を低減し，前記電力網に供給される電流と前記電力網の電圧の間の位相位置の位相角φを，前記電力網の電圧に依存して変更するステップとからなる運転方法。」
３審決の理由
(1)審決の理由は，別紙審決書写しのとおりであり，その要旨は，以下のとおりである。
本件補正は，誤記の訂正ないし明りょうでない記載の釈明を目的とするものであるから，補正の要件に適合する。相違点１に係る構成は，単なる設計的事項にすぎず，相違点２に係る構成は，国際公開ＷＯ０１／２５６３０（甲１の１。以下「引用例１」という。）に記載された発明（以下「引用発明」という。），周知技術及び慣用手段に基づいて，当業者が容易に発明することができたものであるから，本願発明は，特許法２９条２項により特許を受けることができない。(2)審決が上記判断に至る過程において認定した引用発明の内容，並びに本願発明と引用発明の一致点及び相違点は，以下のとおりである。
ア引用発明の内容
「複数の風力発電設備を備えた風力発電施設であって，前記風力発電施設に接続されている送電網に，発生した電力を供給する風力発電施設の運転方法は，前記風力発電施設により供給される電力をそれぞれの風力発電設備のデータ入力に接続されたデータ処理装置で制御可能として，全ての風力発電設備の出力電力を前記データ処理装置で定格出力電力の０から１００％の範囲内に調節できると共に，送電網の電圧に応じて風力発電施設全体の出力電力を０から１００％の前記範囲内の所望値に設定するステップからなる運転方法。」
イ一致点
「複数の風力発電装置を備えたウインドパークであって，前記ウインドパークに結合されている電力網に，発生した電力を供給するウィンドパークの運転方法は，前記ウインドパークにより供給される電力を電力調整部から調節可能として，ウインドパークの予め決定された公称出力電力の０から１００％の範囲内での，前記ウインドパークの制御入力部での前記ウインドパークの電力調整部設定の電力出力により，前記ウインドパーク全体がその電力出力部で前記電力網に供給する電力の０から１００％の前記範囲内に設定値を設定するステップからなる運転方法。」であ
る点
ウ相違点
(ｱ)相違点１
ウインドパークにより供給される電力を調節可能とする「電力調整部」，及び，ウインドパークの電力出力の「電力調整部」設定に関し，本願発明は，「外部」，即ち，「制御入力部」を用いると共に「管理者」が関与しているものであるのに対し，引用発明は，「それぞれの風力発電設備のデータ入力に接続されたデータ処理装置」としているにすぎない点。
(ｲ)相違点２
本願発明は，「電力網の周波数が基準値より高いかまたは低いとき，および，前記電力網の電圧が基準値より高いかまたは低いときの少なくとも一方であるとき，ウインドパークの供給電力を低減し，前記電力網に供給される電流と前記電力網の電圧の間の位相位置の位相角φを，前記電力網の電圧に依存して変更するステップ」をも有しているのに対し，引用発明は，かかるステップを有していない点。
第３当事者の主張
１取消事由に関する原告の主張
審決には，引用発明及び本願発明の認定の誤り（取消事由１），容易想到性の判断の誤り（取消事由２），審理手続上の瑕疵（取消事由３）があり，これらは結論に影響を及ぼすから，審決は取り消されるべきである。
(1)引用発明及び本願発明の認定の誤り（取消事由１）
ア引用発明の認定の誤り


審決には，以下のとおり，引用発明の認定に誤りがある。引用発明の目的は，ウインドパークの定格出力を「オーバーサイジング」することにより，ウインドパークが，ウインドパークにおける風の状況にかかわらず，送電網のハードウェア（変電所の変圧器等）の最大容量によって定まる許容最大供給電力を供給し続けることである。すなわち，従来は，ウインドパークの定格出力は変電所の最大容量と同じに制限されていたが，必ずしも定格風速の風が吹くとは限らず，したがって，個々の風力発電装置は必ずしも常に定格出力では運転されず，ウインドパーク自体も必ずしも常にその定格出力では運転されなかった。引用発明は，ウインドパークを構成する風力発電装置の基数を増やして，ウインドパークの定格出力をこれを制限する変電所等の最大容量より大きくすること（「オーバーサイジング」）により，ウインドパークを構成する個々の風力発電装置に対し定格風速の風が吹かない場合であっても，ウインドパークが，常に，送電網のハードウェア（変電所の変圧器等）の許容最大供給電力を供給し続けられるようにした発明である。各風力発電装置はデータ入力に接続されたデータ処理装置で制御可能であり，ウインドパーク全体の実際の出力が送電網のハードウェア（変電所の変圧器等）の許容最大出力に維持されるよう，１又は複数の風力発電装置の実際の出力を，上記データ処理装置でその定格出力の０から１００％の範囲内で調節する。この関係を記号で表記すると，以下のようになる。
（ウインドパークの定格出力）＞（ウインドパークの実際の出力）＝（送電網のハードウェア（変電所の変圧器等）の最大容量によって定まる許容最大出力）引用発明において，調整の対象とされているのは，個々の風力発電装置の実際の出力であって，ウインドパーク自体の出力を電力消費者が接続されている電力網の電圧の変動に応じて調整することではない。したがって，審決が，引用発明を，ウインドパーク自体の出力が送電網の電圧に応じてその定格出力の０から１００％の範囲内で変更可能であると認定したのは，誤りである。仮に，審決が認定したとおり，引用発明がウインドパーク全体の定格出力の０から１００％の範囲内の所定値に設定可能なものであるとすると，少なくともウインドパークの実際の出力をウインドパークの定格出力の１００％に設定した場合，給電送電網のコンポーネント（変電所の変圧器等）が過負荷の状態になり，これにより，給電送電網のコンポーネントに障害が発生することは勿論，場合によっては使用不能になることは明らかである。
以上のとおりであって，引用例１には，審決が認定したように「送電網の電圧に応じて風力発電施設（本願の「ウインドパーク」に相当）全体の出力電力を（その定格出力の）０から１００％の範囲内の所望値に設定する」との技術は，開示されていない。
イ本願発明の認定の誤り
審決は，本願発明においては，「管理者」も「制御入力部」も「ウインドパーク」の「外部」を構成するものであると認定した。しかし，特許請求の範囲に記載されているとおり，「制御入力部」は「ウインドパーク」を構成するものであって，「ウインドパーク」の「外部」を構成するものではない。
したがって，上記認定を前提とした相違点１に関する審決の認定も誤りである。
(2)容易想到性の判断の誤り(取消事由２)
ア相違点１について
引用例１には，ウインドパークによる電力網のサポートについて，記載も示唆もなく，さらに，ウインドパークが接続されている電力網の管理者ないしオペレーターによって，ウインドパークの外部からウインドパークの実際の出力を制御ないし調節することにより，電力網のサポートの柔軟性を高めることについて，記載も示唆もない。
「ウインドパークの供給電力を外部から調節可能とすること」，「ウインドパークの外部設定の電力出力により，０から１００％の範囲内に設定値を設定すること」は，本願優先日当時の当業者には，想定を超える技術である。ウインドパークの設置者は，公衆電力網の設置者（その管理者）とは異なる独立の事業主体であり，ウインドパークの出力をそもそも公衆電力網という外部から制御ないし調節することはあり得なかった。
したがって，相違点１に係る構成は，本願優先日当時，当業者が引用発明から容易に想到し得るものではない。
イ相違点２について
(ｱ)引用発明において，ウインドパークの実際の出力をウインドパークの定格出力の０から１００％の所望値に設定するという本願発明の構成を採用することは，ウインドパークの実際の出力をウインドパークが接続する給電送電網のコンポーネント（変電所の変圧器等）の最大容量によって定まる許容最大出力（一定値）に維持することにより，該給電送電網のコンポーネントを最適化された態様で利用ないし負荷するという引用発明の目的に反するものであり，そのような構成を採用すると，引用発明の目的を実現することができなくなると同時に，引用発明の上記不可欠の構成を喪失することになる。
さらに，引用発明では，ウインドパークは「オーバーサイジング」されていることから，少なくともウインドパークの実際の出力をウインドパークの定格出力の１００％に設定すると，給電送電網のコンポーネント（変電所の変圧器等）が過負荷の状態になり，その結果，給電送電網のコンポーネントに障害が発生し，場合によっては使用不能になる。
よって，引用発明において本願発明の上記構成を採用することには，阻害要因がある。
(ｲ)国際公開ＷＯ９９／３３１６５（甲２の１。以下「引用例２」という。）に記載された発明の解決課題は，電力網の電圧の過度の変動の防止であり，また，特開平８－３１７５６８号公報（甲３。以下「引用例３」という。）に記載された発明の解決課題は，電力網に接続された複数種類の発電機間における供給無効電力の適切な分担であり，引用例２及び３に記載された発明と引用発明及び本願発明とは，解決課題において相違する。
そして，引用例２及び３に記載された発明は，いずれも電力網に供給する電力を変更するものであるのに対して，引用発明は，ウインドパークの出力を常時ネットワークコンポーネントの最大容量によって定まる許容最大出力（一定値）に維持するものであるから，引用例２及び３に記載された発明と引用発明とは，課題解決手段においても，相違する。
したがって，引用発明に引用例２に示されていると主張されている周知技術，引用例３に示されていると主張されている慣用手段を適用して，本願発明に改変することが容易であるとはいえない。
(3)審理手続上の瑕疵（取消事由３）
拒絶査定は，引用例１における記載箇所を具体的に特定することなく認定した引用発明に基づいて本願発明を拒絶したものであり，証拠による事実認定を欠いた違法な拒絶である。
特許法１５０条５項では，審判手続において職権証拠調べを行った場合には，審判請求人に対して攻撃防御の機会を与えなければならない旨が規定されている。本件審判手続では，引用例1の３ページ３行目ないし４行目（対応する特表２００３-５１１６１５号公報の段落【０００８】）に記載された事項は，審判における職権証拠調べによって初めて発見された事項であるにもかかわらず，審判請求人に対して攻撃防御の機会が与えられなかった点において，審決には，手続上の瑕疵がある。


２被告の反論
(1)引用発明及び本願発明の認定の誤り（取消事由１）に対して
ア引用発明の認定の誤りに対して
引用例１の記載内容に加え，「発電機」の出力を制御することは「風力発電設備」の出力を制御することに相当することからすると，引用例１には，「送電網の電圧に応じて個々の風力発電設備の出力電力を，その定格出力電力に対して０から１００％の範囲内の所望値に設定することにより，風力発電施設全体を制御できる」点が開示されているといえる。そして，風力発電施設全体の定格出力電力は個々の風力発電設備の定格出力電力の総和であるから，引用例１には，風力発電施設全体の制御として，「許容最大供給電力を供給し続ける」ことに加えて，「送電網の電圧に応じて風力発電施設全体の出力電力を（その定格出力電力の）０から１００％の範囲内の所望値に設定する」ことも実質的に開示されているといえる。よって，審決が，引用例１に基づいて，引用発明を「送電網の電圧に応じて風力発電施設全体の出力電力を０から１００％の範囲内の所望値に設定する」と認定したことに誤りはない。
イ本願発明の認定の誤りに対して
本願発明に係る特許請求の範囲における「ウインドパークの制御入力部」は，制御入力部がウインドパークの内部の構成であると規定したものではなく，ウインドパークのための制御入力部であるとの機能を規定したものと解することができる。したがって，制御入力部は，ウインドパークの内部の構成となる場合と，外部の構成となる場合がある。
(2)容易想到性の判断の誤り（取消事由２）に対して
ア相違点１について
「ウインドパークの設置者は，公衆電力網の設置者（その管理者）とは異なった独立の事業主体」であるということは，本願発明に係る特許請求の範囲には記載されておらず，これに基づく原告の主張は失当である。
本件明細書の記載などから，一般的に，一つの風力発電装置を有するものもウインドパークに含まれると解すべきであり，引用例２には，一つの風力発電装置（風力装置）を有するウインドパークの出力を公衆電力網という外部から制御ないし調整することが開示されているから，「ウインドパークの供給電力を外部から調整可能とすること」が，本願優先日当時，当業者が全く想定することができなかったとはいえない。
イ相違点２について
前記のとおり，引用発明を，風力発電施設全体の出力電力を（その定格出力電力の）０から１００％の所望値に設定するものとした審決の認定に誤りはない。したがって，原告の主張は，その前提となる引用発明の認定において誤りがあり，理由がない。
引用発明は，発生した電力を送電網に供給する風力発電施設の運転方法に関する発明であり，引用例２は，電力網に電力を供給する風力装置の分野における周知技術を示すものであり，引用例３は，電力網に電力を供給する際の慣用手段を示すものである。そうすると，引用発明，上記周知技術及び上記慣用手段は，電力網に電力を供給する技術であるという点で共通しており，さらに，一般的に電力網の電圧の変動防止は当然に要求される課題であるから，この課題を解決するために，引用発明に上記周知技術及び上記慣用手段を適用する動機付けが存在する。
(3)審理手続上の瑕疵（取消事由３）に対して
拒絶理由通知や拒絶査定において，引用発明や周知技術等を認定するに当たり，個々の引用例における記載箇所を具体的に特定するか否かは，個々の事案に応じて審査官が裁量の範囲内で決定し得る事項というべきである。原告は，審査官からの拒絶理由通知に対する平成１９年７月１７日付意見書（乙１）において，審査官が拒絶理由で引用した引用例１ないし３に関して，各引用例記載の発明の内容，本願発明と各引用例記載の発明との相違点及びこれら引用例記載の発明の組合せによる本願発明の容易想到性に関して具体的に主張している。原告は審査官が通知した拒絶理由の趣旨を十分理解して意見を述べているのであり，防御権を奪ったことにはならない。
また，引用例１は，審査官からの拒絶理由通知において引用されていたものであって，審決で新たに引用された刊行物ではない。したがって，特許法１５０条５項に違反する手続上の瑕疵はない。
第４当裁判所の判断
当裁判所は，審決には，引用発明の認定の誤り（取消事由１）及び相違点２についての容易想到性の判断の誤り（取消事由２）があると判断する。その理由は，以下のとおりである。
１引用発明の認定の誤り（取消事由１）について
審決は，引用発明が，「送電網の電圧に応じて風力発電施設全体の出力電力を定格出力電力の０から１００％の範囲内の所望値に設定するステップからなる」風力発電施設の運転方法であると認定したが，同認定には，以下のとおりの誤りがある。
(1)事実認定
本願優先日前に頒布された刊行物である引用例１（甲１の１）には，以下の記載があり（翻訳文を記載する。），引用例１中の図２は別紙３のとおりである（説明部分は，翻訳である。）。なお，引用例１は，国際特許出願が平成１３年４月１２日に国際公開され，特表２００３－５１１６１５号公報（甲１の２）は，平成１５年３月２５日に，引用例１に係る国際特許出願の翻訳文として公表されたものであるから，引用例１の翻訳は上記公報の記載によるのが相当である。「風力発電設備はいつ時でも定格レベルでコンスタントに運転するとは限らず，従って，風力発電施設全体としては最大電力出力(定格出力電力量)を連続して出していないことから，風力発電施設の定格出力電力量が供給し得る最大全出力電力に対応してないと当該風力発電施設は最大効率で利用できないことになる。」（２頁第２段落）
「従って，本発明は，可及的最大送電網出力電力よりも高い全出力電力を出せる風力発電施設を提供するものである。・・・全最大出力電力量を超過すると，常に全最大出力電力量となるように個々の風力発電設備を調整する。このことは，公称ないし定格風速(風力発電設備がその定格出力電力量になるときの風速)以上の風速の場合に，少なくとも一基，または全ての風力発電設備が(僅かだけ)絞り込まれた出力電力量(例えば，１MWの代わりに９４０kWの出力電力量とか)を出すように運転される。」（２頁第３段落）
「本発明の利点は明らかである。以上のことから，送電網の送電網構成部品(例えば変圧器や送電線など)が最適化された態様(熱的限度まで利用することもその可能性の一つである)で利用されるか，付加（判決注：「負荷」の誤記と解される。）されるのである。・・・」（２頁第４段落）


「風力発電設備の制御ないし調整のためには，出力電力量を０～１００％(定格出力電力に対して)の範囲内で調節するデータ入力が備わっておれば，その方が望ましい。・・・この基準値としては，０から定格出力電力の間，例えば０から１MWの範囲の値であればどのような値であってもよい。」（２頁第５段落）「出力電気を制限するために，そのデータ入力を直接利用することができる。しかしながら，調整器により，送電網の電圧(風力発電施設の送電網か，供給送電網における電圧)に応じて発電機の出力を制御することも可能である。」（３頁第１段落，第２段落）
「もう一つの重要な機能については，風力発電施設の調整に関して詳述する。例えば風力施設には１０基の風力発電設備があるとして，各節日（判決注：「各設備」の誤記と解される。）の定格出力発電量が６００kWであるとする。また，送電網構成部品の容量(ライン容量)または変電所における限定された容量からして，送電しうる最大出力電力量が５２００kWに制限されているものと仮定する。」（３頁第３段落）
「そこで，基準値(データ入力)により，全ての風力発電設備を５２０kWの最大出力電力に制限するオプションが考えられる。そのオプションで，送電しうる出力電力を制限する要件が満たされることになる。」（３頁第４段落）「・・・全ての風力発電設備が同時に絞り込んだ値（例えば全てを５２０kW）に調整すれば，良好な立地条件にある一部の風力発電設備がその出力発電量を達成するのは明らかであるが，立地条件の良好なところに立っている風力発電設備の陰になって建っている・・・一部の他の風力発電設備には風当たりが少なく，そのために，例えば４６０kWの出力電力しか出せないことがあり，５２０kWの最大絞り込み出力電力には達しない。従って，この場合に風力発電施設で出力できる全出力電力は，５２００kWの許容制限出力電力以下になってしまう。」（３頁第６段落）「この場合，本発明による風力発電施設の出力電力調整法では，可及的最大電力が出せるように個々の発電設備を制御している。このことは，例えば最前列(即ち，最良の立地条件)にある設備が高出力電力，例えば定格出力電力(即ち，絞り込まれていない運転状態)に調節されることを意味する。・・・風力発電施設調整装置は個々の発電設備を，最大許容送電量を超過しないと同時に，得られる仕事量(kWh)が最大値になるように調整されるのである。」（３頁第７段落，４頁第１段落）「風力発電施設もしくは個々の発電設備を制御ないし調整するには，その発電設備のデータ入力と接続してデータ/制御処理装置を接続することも可能であり，その場合，(各発電設備に)実際に作用している風速からその発電設備ないし風力発電施設全体に最も有利な出力電力絞り込み値に設定することができる。」（４頁第３段落）
(2)判断
上記によれば，引用例１には，以下の技術が記載されていると解される。風力発電設備（本願発明の「風力発電装置」に該当する。）は，風力によって発電する設備であることから，気象条件や立地条件によって発電量が異なり，全ての風力発電設備から常に最大電力出力が得られるとは限らない。したがって，従来の複数の風力発電設備を備えた風力発電施設（本願発明の「ウインドパーク」に該当する。）では，施設全体の最大電力出力を連続して出すことができなかった。そこで，風力発電施設が，送電網の最大許容送電量（可及的最大送電網出力電力）よりも高い全出力電力が出せるようにした上で，全出力電力が送電網の最大許容送電量を超過する場合には，風力発電施設調整が働き，常に送電網の最大許容送電量となるように個々の風力発電設備を調整するとの構成を採用することにより，上記課題の解決を図った。具体的には，風力発電施設の全出力電力が送電網の最大許容送電量となるように，少なくとも１基，又は全ての風力発電設備の出力電力が，定格出力電力の０から１００％の範囲内で調整され，全ての風力発電設備を同様に調整することも，風力発電設備によって調整の程度が異なることも可能である。そして，送電網の電圧に応じて，風力発電設備の発電機の出力を制御することも可能である。また，個々の風力発電設備を調整するには，発電設備のデータ入力と接続してデータ処理装置を接続することも可能である。これにより，送電網の送電網構成部品が最適化された態様で利用されることができる。
以上によると，引用例１には，「複数の風力発電設備を備えた風力発電施設であって，上記風力発電施設に接続されている送電網に，発生した電力を供給する風力発電施設の運転方法は，上記風力発電施設により供給される電力をそれぞれの風力発電設備のデータ入力に接続されたデータ処理装置で制御可能として，全ての風力発電設備の出力電力を上記データ処理装置で定格出力電力の０から１００％の範囲内で調節することができると共に，風力発電施設が送電網の最大許容送電量よりも高い全出力電力を出せるようにしたうえで，送電網の電圧に応じて風力発電施設全体の出力電力が送電網の最大許容送電量となるように調整するステップからなる運転方法。」との技術が開示されているといえるが（下線部分は，審決における引用発明の内容の認定と異なる部分である。），「送電網の電圧に応じて風力発電施設全体の出力電力を（その定格出力電力の）０から１００％の範囲内の所望値に設定する」との技術は，開示されていない。
(3)被告の反論に対して
被告は，風力発電施設全体の定格出力電力は，個々の風力発電設備の定格出力電力の総和であるから，引用例１には，風力発電施設全体の制御として，「許容最大供給電力を供給し続ける」ことに加えて，「送電網の電圧に応じて風力発電施設全体の出力電力を（その定格出力電力の）０から１００％の範囲内の所望値に設定する」ことも実質的に開示されているといえると主張する。
しかし，被告の主張は，以下のとおり採用できない。すなわち，引用例１で開示された発明において，個々の風力発電設備をその定格出力電力の０から１００％の範囲内で調整する目的は，送電網の電圧に応じて風力発電施設全体の出力電力を送電網の最大許容送電量とするためであって，風力発電施設全体の出力電力を送電網の最大許容送電量よりも小さくするためではない。また，引用例１で開示された発明では，個々の風力発電設備の定格出力電力を合計した風力発電施設の最大出力電力は，送電網の最大許容送電量よりも大きいことから，風力発電施設全体の出力電力を定格出力電力の１００％と設定すると，送電網の最大許容送電量を超過することになり，このように送電網の最大許容送電量を超えた出力電力となるように設定することも想定されていない。したがって，引用例１に，「送電網の電圧に応じて風力発電施設全体の出力電力を（その定格出力電力の）０から１００％の範囲内の所望値に設定する」ことが実質的に開示されているとはいえない。
(4)小括


以上のとおり，審決が，引用発明を「送電網の電圧に応じて風力発電施設全体の出力電力を０から１００％の範囲内の所望値に設定する」風力発電施設の運転方法であると認定した点には誤りがあり，これを前提とした相違点の認定にも誤りがある。
２相違点２についての容易想到性の判断の誤り（取消事由２）について審決は，本願発明の相違点２に係る構成は，容易想到であると判断したが，同判断には，以下のとおり誤りがある。
(1)事実認定
ア本願発明
(ｱ)本願発明に係る特許請求の範囲は，第２の２に記載のとおりである。また，本件明細書の【発明の詳細な説明】には，以下の記載がある。なお，本願に係る国際特許出願における出願書面中の図１１（Ｆｉｇ．１１）及び図２３（Ｆｉｇ．２３）は別紙１及び２のとおりである。
「【００２０】低電力の(孤立の)電力網の場合，比較的大きな消費者が電力網から切り離されたなら，電力網の周波数が急速(突然に)に上昇する。」「【００２１】電力網に接続されているので，多くの電気的なデバイス，例えばコンピュータ，電気モータなどは，しかしながら，電力網の周波数の変化およびそれの急速な変化に対して設計されていないので，電気的デバイスに損傷を生じ，破壊に至ることもある。
【００２２】この発明の目的は，風力発電装置(ウインドパーク)が電力網に接続された時に，上述した問題を排除することにある。」
「【００２５】図１１は，電力網の周波数ｆに依存して，出力電力Ｐを減じるために（ウインドパーク）風力発電装置での要求を示す。・・・【００２６】例えば電力網周波数に０．６％の上昇があった時（つまり１００．６％），（ウインドパークの）風力発電装置の電気的なパワーは，まだ低減されない。もしその後，電力網周波数が更に上昇すると，風力発電装置の電気的なパワーが低減される。」
「【００２９】風力発電装置により供給される電力をそのようにして調節することにより，電力網周波数の変動を回避でき，あるいはかなりに低減できる。」「【００３４】・・・風力発電装置の運転中，発電機で生じた電気的な有効電力は，現在に起こっている風速に依存して変化する。その結果，電力網の電圧（大きさおよび／又は位相）も，現在起こっている風速に依存して，例えば給電ポイントで変化する。・・・
【００３５】電力網，例えば公衆の電力メインに供給される電気的パワーを供給することを含む状況では，電力網電圧に変化が起きる。しかしながら，接続された消費者の信頼できる動作の観点では，そのような変化は，きわめて接近した限界内でのみ許可される。
【００３６】給電網での回路電圧に関し，特に中間電圧レベルにて，基準値から顧客的大きな変移は，所定の限界値を超過するか下回った時に，ステップ変圧器のようなスイッチデバイスを動作させる限り，その変移を補償できる。そのようにして，電力網電圧が実質的に所定の許容範囲内に維持される。【００３７】この発明の目的は，風力発電装置やウインドパークのみでなく，風力発電装置の運転方法に関し，有効電力の供給に変動があっても，風力発電装置を設置することなく，電力網の所定のポイントにて，望まれない電圧変動を減じるか，少なくとも大きく増大させないことにある。」
「【００４１】この発明は，供給される電力の位相角を消費者または電力網の電圧に依存して変化させることにより，消費者での印加電圧，特に電力網での電圧での望まれない変動を回避する。このことが，風力発電装置により供給された有効電力の変化により起こる，望ましくない電圧変動，および/または消費者により電圧網から取り出される電力を補償する。」
「【００５４】図２３は，電力網の電圧と位相角との間の関係を示す。もし，電圧が，電圧値ＵminとＵmaxの間にある，基準値Ｕref   からそれると，電圧検出ポイント(図２１の２２)での電圧を安定させるために，誘導性または容量性の無効電力が電力網に供給されたかによる，変位の軌跡に基づくように，図中の特性カーブに従って，位相角φが変更される。」
(ｲ)以上によると，本願発明は，風力発電施設において，比較的大きな消費者が電力網から切り離された場合などに生じる電力網の周波数の（急速な）変化や，風速の変化によって生じる電力網の電圧の変化は，消費者や電気的デバイスにとって望ましくないことから，電力網の周波数が基準値より高いか又は低いとき，及び電力網の電圧が基準値より高いか又は低いときに，ウインドパークの供給電力を低減し，電力網に供給される電流と前記電力網の電圧の間の位相位置の位相角φを，電力網の電圧に依存して変更するという，相違点２に係る構成を採用することにより，電力網の周波数や電圧の変化を回避するという作用効果を有する発明であると解される。
イ本願優先日前に頒布された刊行物に記載された発明等(ｱ)   国際公開ＷＯ９９／３３１６５（引用例２）本願優先日前に頒布された刊行物である引用例２（甲２の１）には，以下の記載がある（翻訳文を記載する。）。なお，引用例２は国際特許出願が平成１１年７月１日に国際公開され，特表２００１－５２７３７８号公報（甲２の２）は，平成１３年１２月２５日に，引用例２に係る国際特許出願の翻訳文として公表された。したがって，引用例２の翻訳として上記公報の記載を引用することとする。「本発明は，電力を電気使用者，特に配電網に出力するようにロータによって駆動される発電機を備える風力装置を運転する方法に関する。」（１頁第１段落）「・・・風力装置の運転では，発電機によって供給される電力は，現在の風速，従って，風力に従って変動する。この結果，発電機電圧は風力に応じて変動し得る。・・・」（１頁第３段落）
「冒頭に記載した種類の方法において，本発明の目的は，風力発電機によって配電網に出力される電力が，配電網の印加配電網電圧に応じて調整されることにより達成される。」（２頁第５段落）
「上記したように，エネルギー発生において，発生し得るエネルギーの変動が有り得て，風力に依存する風力装置の場合は避けられない。・・・むしろ，本発明は，電力消費の変動は使用者の側でも生じて，結果として配電網電圧が変動するという問題に取り組む。・・・」（３頁第２段落）
「本発明は，発電機の出力電力を使用者又は配電網の電圧に応じて調整することにより，使用者に印加される電圧，特に，配電網の電圧の望ましくない変動を防止する。これにより，風力の変化で生じ得る望ましくない電圧変動も防止される。」（３頁第３段落）


「図３の線図は，縦座標にプロットされて，風力装置によって出力される電力と，横座標にプロットされた配電網電圧の間の関係を示す。もし配電網電圧が，電圧値ＵminとＵmaxの間に位置するその基準値からほんの僅かしか偏倚していなければ，曲線の上方直線部（横座標に平行な直線）に対応する一定電力が発電機によって配電網に出力される。もし配電網電圧が，更に上昇して，点Ｐ１によって定義される値を超えるならば，供給電力は低減される。・・・」（５頁第４段落，６頁第１段落）以上によると，引用例２には，配電網の電圧が基準値よりも変動した場合に，供給電力を低減することにより，望ましくない電圧変動を防止するという，風力装置の運転方法が開示されていると認められる。
(ｲ)特開平８－３１７５６８号公報（引用例３）引用例３は発明の名称を「巻線形誘導機の電圧制御装置」とする特許の公開公報であり，同公報には，以下の記載がある（甲３）。
「【０００３】そこで，最近は揚水発電所に可変速揚水発電システムを適用するようになっている。これは，発電電動機として巻線形誘導機を使用し，巻線形誘導機の二次側を低周波で交流励磁して，巻線形誘導機の回転子が同期速度でなくても一次側の系統電圧と同期運転できるようにしている。」
「【０００８】さらに，この端子電圧制御ループの外側にプラント電圧即ち系統電圧を一定にするための系統電圧制御ループＬ３が設けられている。系統電圧制御ループＬ３は系統電圧をプラント電圧検出器６で検出し，系統電圧が所定の指令値，例えば定格電圧を維持するようにプラント電圧制御器９で制御する。プラント電圧制御器９からの系統電圧調整信号は電圧制御器７に入力される。」「【００１５】本発明の目的は，系統電圧が変動した場合，可変速機のプラント電圧制御が他の発電所の定速機や同じ発電所内の隣接機のプラント電圧制御と協調を取り，無効電力の供給を適切に負担することができる巻線形誘導電動機の電圧制御装置を得ることである。」
「【００１７】【作用】系統電圧が変動したとき，プラント電圧制御器は主変圧器の系統側の系統電圧が所定の指令値になるように系統電圧調整信号を出力する。位相補償器はプラント電圧制御器からの系統電圧調整信号に位相補償を行い，電力系統に接続された他の発電機の系統電圧調整信号と同等な特性となるような系統電圧調整信号を電圧制御器に出力する。電圧制御器は系統電圧調整信号を加味して巻線形誘導機の端子電圧が予め定めた設定値となるように電流制御器に端子電圧調整信号を出力し，電流制御器は端子電圧調整信号に基づいて巻線形誘導機の二次巻線に供給する二次電流を制御する。従って，系統電圧が変動したとき可変速機である巻線形誘導機が系統電圧調整のための無効電力を全て負担するようなことはなくなり，他の定速機との適切な分担が可能となる。」
以上によると，引用例３には，揚水発電所の発電電動機として使用された巻線形誘導機の系統電圧が所定の指令値を維持するように，系統電圧が変動したときに出力する系統電圧調整信号に基づいて，電力網に供給される電流と電圧との間の位相差を変更し，無効電力の供給を適切に負担する，巻線形誘導機の電圧制御装置が開示されていると認められる。
(2)判断
審決が認定した本願発明と引用発明の相違点２は，第２の３(2)ウ(ｲ)記載のとおりである。本願発明は，相違点２に係る構成を採用することにより，ウインドパークの電力網の周波数や電圧の変化を回避するとの効果を実現する発明である。前記のとおり，引用発明は，風力発電施設の全出力電力を送電網の最大許容送電量とするために，風力発電施設が送電網の最大許容送電量よりも高い全出力電力が出せるようにした上で，個々の風力発電設備の出力電力を定格出力電力の０から１００％の範囲内で調整するという構成を備えた風力発電施設の運転方法である。引用発明の解決課題は，従来，全ての風力発電設備から常に定格出力電力が得られるとは限らず，風力発電施設全体の最大電力出力を連続して出すことができなかった風力発電施設において，常に送電網の最大許容送電量を出力できるようにして，送電網の送電網構成部品が最適化された態様で利用できるようにすることである。したがって，引用発明と本願発明とは，解決課題において，相違する。また，課題解決手段をみると，引用発明では，常に送電網の最大許容送電量を出力できるようにしたものであるのに対し，本願発明では，電力網の周波数や電圧が基準値より高いか又は低いときに，ウインドパークの供給電力を低減する，すなわち，ウインドパークの供給電力を，送電網の最大許容送電量との関係によらず，電力網の周波数や電圧により制御するものである点において，両者は，課題解決手段において相違する。
そうすると，本願発明の課題解決手段は，引用発明の課題解決手段を採用することに対する妨げになるから，引用発明に相違点２に係る構成を組み合わせることには，阻害要因があるといえる。
また，引用例２に開示された技術は，望ましくない電圧変動を防止するために，配電網の電圧が基準値よりも変動した場合に，供給電力を低減するものであり，引用例３に開示された技術は，発電機の系統電圧の変動を防止するために，電力網に供給される電流と電圧の間の位相差を，上記電力網の電圧に依存して変更するものである。したがって，いずれも引用発明とは解決課題が異なり，引用発明に接した当業者が，引用例２及び３に開示された技術を組み合わせる動機付けが存在するとはいえない。
以上によると，引用発明に接した当業者が，本願発明における相違点２に係る構成に容易に想到し得たとは認められない。
(3)被告の主張に対して
これに対して，被告は，引用発明，引用例２に記載された周知技術及び引用例３に記載された慣用手段は，電力網に電力を供給する技術であるという点で共通しており，さらに，一般的に電力網の電圧の変動防止は当然に要求される課題であるから，この課題を解決するために，引用発明に上記周知技術及び上記慣用手段を適用する動機付けがあると主張する。


平成２６年１１月２０日判決言渡
平成２６年（ネ）第１００９１号損害賠償請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成２６年第１５３７４号）
口頭弁論終結日平成２６年１１月１１日
判決
控訴人         株式会社イー・ピー・ルーム
被控訴   人        国
指定代理人        中    島    伸一    郎同              浅    原    陽    子同              駒    崎    利    徳同               平    川    千鶴    子同              古    閑    裕    人
主文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１当事者の求めた裁判
１控訴人
原判決を取り消す。
被控訴人は，控訴人に対し，３０万円及びこれに対する平成２６年６月３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。
２被控訴人
主文同旨
第２事案の概要
１控訴人は，平成９年５月２日，発明の名称を「放電焼結装置」とする特許の設定登録を受けた（特許第２６４０６９４号）。特許庁は，異議申立て（平成１０年異議第７０６８２号）を受け，平成１３年７月４日，上記特許を取り消す決定（以下「本件取消決定」という。）をした。
本件は，控訴人が，特許庁がした本件取消決定が国家賠償法上違法であると主張して，被控訴人に対し，３０万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２６年６月３日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
原審は，控訴人は，本件取消決定の違法を主張して国に対する損害賠償請求訴訟の提起を繰り返しており，本件訴えも，これら前訴の実質的蒸し返しであり，信義則に反し，かつ，訴権の濫用に当たる不適法なものであるとして，本件訴えを却下したため，控訴人が前記第１の１の裁判を求めて控訴した。２前提となる事実及び当事者の主張は，後記３のとおり，当審における控訴人の主張を付加するほかは，原判決「事実及び理由」の第２の２及び３記載のとおりであるから，これを引用する。ただし，原判決３頁２５，２６行目の「乙１・６頁」の次に「，乙３の１・３頁」を加える。
３当審における控訴人の主張
原判決第２の２のアの判決（以下「前記アの判決」といい，同イないしサの判決についても同様にいう。）には再審事由があるから，本件訴えを退ける理由には当たらない。
前記イの判決には，控訴人の立証権を侵害した違法があり，現在東京地方裁判所に係属しているから，本件訴えを退ける理由には当たらない。前記ウないしサの判決は，いずれも給付の原因に対する裁判を脱漏したものであるから，脱漏した給付の原因に基づく給付の訴えである本件訴えは，給付の訴えを脱漏した裁判の繰り返しには当たらない。
第３当裁判所の判断
当裁判所も，本件訴えは，前訴の実質的蒸し返しであり，信義則に反し，かつ，訴権の濫用に当たる不適法なものであると判断する。その理由は，当審における主張について，次のとおり判断するほか，原判決「事実及び理由」の第３（原判決５頁２３行目冒頭から２６行目末尾まで。）記載のとおりであるから，これを引用する。
１当審における控訴人の主張について
控訴人は，前記アの判決には再審事由があるから，本件訴えを退ける理由には当たらないと主張する。
しかし，原判決が前訴の蒸し返しであるとして挙げている訴訟は，前記ウないしサの判決に係るものであり，前記アの判決に係る訴訟はこれに含まれていない。
したがって，控訴人の上記主張は，前提を欠くものであって，採用することができない。
控訴人は，前記イの判決には，控訴人の立証権を侵害した違法があり，現在東京地方裁判所に係属しているから，本件訴えを退ける理由には当たらないと主張する。
しかし，前記のとおり，原判決が前訴の蒸し返しであるとして挙げている訴訟は，前記ウないしサの判決に係るものであり，前記イの判決に係る訴訟はこれに含まれていない。
したがって，控訴人の上記主張は，前提を欠くものであって，採用することができない。
控訴人は，前記ウないしサの判決は，いずれも給付の原因に対する裁判を脱漏したものであるから，脱漏した給付の原因に基づく給付の訴えである本件訴えは，給付の訴えを脱漏した裁判の繰り返しには当たらないと主張する。
控訴人の上記主張は，前記ウないしサの判決に係る訴訟において，控訴人の主張する給付の原因（本件取消決定の違法）について，判断が示されていないことをいうものと解されるが，判決においては，当該請求に対する結論となる主文を導くについて必要な判断が示されていれば足り，主張された給付の原因の全てについて判断しなければならないものではないから，前記ウないしサの判決に何らかの瑕疵があるとは認められない。また，控訴人の上記主張が，前記ウないしサの判決に裁判の脱漏（民事訴訟法２５８条）があるとの趣旨であるとしても，弁論の全趣旨によれば，上記各判決はいずれも，請求の一部について判断したものではないから，裁判の脱漏がないことは明らかである。
いずれにしても，控訴人の上記主張は採用することができない。
２結論
以上のとおりであるから，本件訴えを却下した原判決は相当であり，本件控訴は理由がないから，これを棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官       石    井    忠    雄
裁判官      西        理    香


平成２９年９月１４日判決言渡
平成２９年(行ケ)第１００４９号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２９年７月１３日
判        決
原告       一般財団法人日本助産評価機構
同訴訟代理人弁護士      成川弘樹
目黒   豪
被告       特許庁   長官
同指定   代理人       真鍋伸行
中   束   としえ
山田正樹
板谷玲子
主           文
１特許庁が不服２０１６－１５３６号事件について平成２９年１月１１日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求の趣旨
主文同旨
第２事案の概要
本件は，商標登録出願に係る拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は，商標法４条１項７号該当性の有無である。
１特許庁における手続の経緯
原告は，平成２６年１２月９日，指定役務を第３５類「市場調査又は分析，助産師のあっせん，助産師のための求人情報の提供」，第４１類「セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，図書の貸与，書籍の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」，第４４類「助産，医業，医療情報の提供，健康診断，調剤，栄養の指導，介護，医療看護その他の医業」及び第４５類「乳幼児の保育」を指定役務として，「ＡｄｖａｎｃｅｄＭｉｄｗｉｆｅ    アドバンス助産師」の文字を横書きしてなる商標（以下，「本願商標」という。）の登録出願をし（商願２０１４－１０８０３１号。甲２９），平成２７年７月８日付けで，本願商標の指定役務から，第４５類「乳幼児の保育」を除く補正をした（甲３０）が，同年１１月６日付けで拒絶査定を受けた（甲３１）ので，平成２８年２月２日，これに対する不服審判請求をした（不服２０１６－１５３６号。甲４７）。特許庁は，平成２９年１月１１日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同月２４日に原告に送達された。
２審決の理由の要点
本願商標は，「ＡｄｖａｎｃｅｄＭｉｄｗｉｆｅ    アドバンス助産師」の文字を横書きしてなるところ，その構成中前半の，「Ａｄｖａｎｃｅｄ」の欧文字は，「上級の」等の意味を有する英語であり，「Ｍｉｄｗｉｆｅ」の欧文字は，「助産師」の意味の英語であることから，構成中前半の「ＡｄｖａｎｃｅｄＭｉｄｗｉｆｅ」の欧文字は，「上級の助産師」の意味合いが生じるものである。また，その構成中の「アドバンス」の片仮名は，「上級の」を意味するものとして我が国において馴染みのある，比較的平易な外来語であることから，本願商標の構成中後半の「アドバンス助産師」の文字からも，「上級の助産師」の意味合いが想起されるものである。
そして，その構成中，「助産師」の文字は，保健師助産師看護師法（以下，「保助看法」という。）３条に規定される国家資格の名称であり，同法４２条の３第２項において，「助産師でない者は，助産師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。」と，名称の使用について規定されているから，その資格を得ることができない請求人（原告）が，「助産師」の文字を有し，「上級の助産師」の意味合いが想起される本願商標を，その指定役務に使用することは，上記保助看法４２条の３第２項の規定に抵触するおそれがあり，かつ，本願商標に接する取引者，需要者は，その構成中の「アドバンス助産師」の文字を捉え，国家資格である「助産師」の上級の国家資格であるかのごとく誤信する場合があるものといえる。ところで，国家資格に係る規定は，国家が，公共の福祉その他政策上の目的のために，国民の職業選択の自由を制限してでも，一定の能力を有すると判定された者に限って一定の地位又は権限を付与する必要があると認めて法令をもってそのように定めたものである。したがって，国家資格と誤信されるおそれのある商標を登録し役務に使用することは，これに接する一般世人において，国家資格である「助産師」の制度に対する社会的信頼を失わせ，ひいては公の秩序を害するおそれがあるものといえる。
よって，本願商標は，商標法４条１項７号に該当するものと認められる。
第３原告主張の審決取消事由
１本願商標は，①国家資格に対する社会的信頼を害さず，②他の国家資格と誤信されることはなく，③厚生労働省が承認しており，④かえって，本願商標の登録を認めないことによる害悪が発生し，⑤他の商標との均衡の点も考慮すると，公序良俗に反しないものである。
(1)国家資格に対する社会的信頼を害さないこと原告は，平成２７年度より「アドバンス助産師」の認証業務を運営している。原告は，助産師資格保有者による公共的な性格を有する職能団体であり，助産関連５団体（原告，公益社団法人日本看護協会，公益社団法人日本助産師会，一般社団法人日本助産学会，公益社団法人全国助産師教育協議会。以下，「助産関連５団体」という。）が制定した認証要件（一定の実務経験，助産能力についての要件）を充たす助産師資格保有者に対してのみ，「アドバンス助産師」の認証を行っている。原告が実施する研修等は，助産関連５団体が定めた上記認証要件に即した内容である。したがって，原告が，アドバンス助産師認証業務を運営することにより，助産師資格に対する社会的信頼が害されることは想定できない。また，実際に「アドバンス助産師」という認証名を用いているのは，国家資格である助産師を保有する者であるため，周産期医療の利用者による国家資格である助産師に対する信頼が害されることもない。
(2)他の国家資格との誤信がないこと


「Ａｄｖａｎｃｅｄ」等の英単語を片仮名表記にして，漢字からなる国家資格名と組み合わせて，上級の国家資格を表す例はない。したがって，「アドバンス助産師」という認証名称が，国家資格と誤信される可能性はない。
(3)厚生労働省の承認
厚生労働省の公式文書である「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」（医政地発０３３１第３号）と題する通知の「別表９周産期医療の医療体制構築に係る現状把握のための指標例」において，「アドバンス助産師数」を「助産師数」とは別項目として，「新生児集中ケア認定看護師数」と並列する形式で指標に掲げるなど，厚生労働省は，「アドバンス助産師」が周産期医療において重要な役割を担っていることを認めているから，厚生労働省は，「アドバンス助産師」名称を用いた認証制度を承認している。
(4)本願商標の登録を認めないことによる害悪
平成２７年の認証業務の開始より，現に就業している助産師のうち約３分の１の助産師が「アドバンス助産師」の認証を受けて，業務を行っている。そして，当該助産師が所属する病院等において，認証を受けたことが公表されており，周産期医療の利用者から，一定水準の能力を有するアドバンス助産師に対しての信頼が形成されている。それにもかかわらず，本願商標を登録することができず，「アドバンス助産師」の名称使用をコントロールできないのであれば，「アドバンス助産師」と類似した名称の認証制度が生じてくるおそれがあり，医療の現場や周産期医療の利用者に混乱を生じさせるおそれがある。
審決は，「アドバンス助産師」認証制度と類似する名称の使用等に関しては，保助看法による助産師の名称独占の規定により対処されるべきものであり，商標権により保護すべき理由とはならない，とする。しかし，保助看法が定める刑事罰による規制と，商標権による名称使用のコントロールとは，手続主体，手続内容等が異なるから，代替できるものではない。
(5)他商標との均衡
公益社団法人日本看護協会は，一定の専門的能力を有する看護師に対して，「認定看護師」「専門看護師」という資格を付与しており，「認定看護師」及び「専門看護師」の商標権は，登録されている。「認定看護師」「専門看護師」の資格制度と，「アドバンス助産師」認証制度は，実質的に異なるものではないから，本願商標の登録が認められないのは，均衡を欠く。
２特許庁は，国家資格名を包含する商標について，一定の例外に該当する商標以外は，公序良俗に反する商標であると認定するという厳格な運用を行っている。しかし，国家資格名を包含する商標を，使用する主体や具体的な使用方法等を考慮することなく，一定の例外に該当する商標以外は登録査定を行わないという審査基準は，商標が公序良俗違反にならない場合を不当に制限しているものである。
第４被告の主張
１本願商標が商標法４条１項７号に該当することについて
(1)本願商標について
本願商標のうち「アドバンス助産師」の文字部分からは，「上級の助産師」程の意味合いが生じるものである。また，本願商標のうち「ＡｄｖａｎｃｅｄＭｉｄｗｉｆｅ」の文字部分の「Ａｄｖａｎｃｅｄ」，「Ｍｉｄｗｉｆｅ」の各欧文字は，「上級の」，「助産師」をそれぞれ意味する英語であるから，「ＡｄｖａｎｃｅｄＭｉｄｗｉｆｅ」の欧文字部分からは，「上級の助産師」の意味合いが生じるものである。そうすると，本願商標は，「上級の助産師」の意味合いが生じる語を日本語表記及び英語表記で表示したものと認識，理解させるものということができ，本願商標全体としても，「上級の助産師」の意味合いを認識させるということができる。「アドバンス」の文字は，各種の資格において，「上級の（上位の等級の）」程の意味合いを表す語として使用されている実情がある（乙１０～２０）。現在，我が国においては，法律に基づき，国又は国から委任を受けた機関が実施する国家資格，地方行政機関等が実施する公的資格及び上記以外の団体，企業等が実施する民間資格など多数の資格が存在しているところ，これらにおいて，その知識や技能の難易度等に応じて，同種の資格の中でも段階的にレベル分けがされているものが多数存在し（乙２１～３６［枝番を全て含む。以下同じ。］），また，上位の等級の資格を表す語として「上級」の文字が使用されている実情がある（乙２９～３６）。
以上のとおり，「アドバンス」の文字が資格の名称とともに表示された場合には，これが，当該資格における上位の等級の資格を表すものであると，一般の取引者，需要者に認識，理解されるというべきである。
したがって，「アドバンス助産師」の文字を，本願商標の指定役務に使用した場合，これに接する一般の取引者，需要者は，分娩を助け，また妊婦・褥婦・新生児の保健指導を職業とする者である「助産師」の上位の等級の資格，すなわち，「助産師」と何らかの関係を有する医療・助産分野に関連した国家資格であると認識，理解するというべきである。
(2)国家資格の制度に対する社会的信頼を失わせるおそれのある商標であるこ
とについて
ア商標法以外の法律によって，その使用等が禁止されている商標であるこ
とについて
本願商標は，その構成中に「助産師」の文字を含んでなるものであり，かつ，その文字を含む「アドバンス助産師」の文字部分は「上級の助産師」の意味合いを理解させるものである。しかるところ，「助産師」の文字は，保助看法３条に規定される国家資格の名称であり，同法４２条の３第２項において，「助産師でない者は，助産師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。」と，名称の使用について規定されている。その趣旨は，助産師でない者が「助産師」の名称を使用することによって，その者を助産師であると一般世人が誤信することを防止しようとするものであると解される。その資格を得ることができない原告が，「助産師」と紛らわしい名称を含む本願商標を登録し，その指定役務に使用することは，「助産師」及びこれに関連した国家資格の制度に対する社会的信頼を失わせることになり，社会公共の利益に反するものというべきである。


イ国家資格であるかのように誤信するおそれのある商標であることについて前記(1)のとおり，本願商標は，それ自体が国家資格であるかのように認識，理解されるというべきである。しかし，「アドバンス助産師」なる名称の国家資格は，存在しない。したがって，本願商標に接する一般の取引者，需要者は，これが国家資格であるかのように誤信するおそれがあるというべきである。そして，原告は，「助産師」に関する国家資格の認定機関ではない。そうすると，国家資格と誤信されるおそれのある本願商標を登録し，これをその指定役務について使用することは，これに接する一般世人において，国家資格である「助産師」及びこれに関連した国家資格の制度に対する社会的信頼を失わせることになり，社会公共の利益に反するものというべきである。
(3)小括
したがって，本願商標は，商標法４条１項７号に該当する。
２原告の主張に対する反論
(1)国家資格に対する社会的信頼を害することについて「アドバンス助産師」制度の認証を受ける者が，国家資格たる「助産師」資格を保有する者であったとしても，「助産師」の中でも“国により”当該資格の上級と認定される者であると一般の取引者，需要者において認識されるのであれば，あたかも国が認めた優れた技術・知識を有する助産師であるかのように思われるため，当該国家資格の制度に対する社会的信頼を失わせるおそれがあるといえる。そして，原告から提出された証拠を勘案しても，同制度が国家資格とは異なる制度であって，「助産師」又は「助産師」と何らかの関係を有する医療又は助産分野に関連した国家資格と誤信しないといえる程度にまで，審決時において，一般世人に対して同制度が広く知られていたとはいえないものである。
また，「アドバンス助産師」認証制度は，助産師資格の監督官庁である厚生労働省が実質的に認証している機関において実施されている制度とはいえず，国家資格である「助産師」又はそれに準ずる国が認める資格に係るものであるとはいえないことから，国家資格と誤信させるおそれのある本願商標を商標登録し，使用することは，これに接する一般世人において，国家資格の制度に対する社会的信頼を失わせることになり，社会公共の利益に反するものというべきである。
(2)国家資格と誤信されることについて
「アドバンス」の文字は，資格の名称とともに用いられた場合においては，「上級の資格」を表す語として，一般的に広く知られており，英語を片仮名表記にして漢字と組み合わせた国家資格が多数あることからすると，英語を片仮名表記にして漢字と組み合わせた構成からなる「アドバンス助産師」についても，国家資格である「助産師」における上位の等級の資格，すなわち，それ自体が国家資格であるかのように認識，理解されるものであるといえる。
(3)厚生労働省の承認について
厚生労働省の通知である「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」は，疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制に関する専門的な分野についてのものであって，周産期医療の利用者である妊婦やその家族を含む一般世人が目にする機会が普通にあるとはいえないものである。そして，仮に一般世人においてその通知を目にする機会があったとしても，「アドバンス助産師」の文字は，その通知内における指標例の項目として，「助産師数」と上下に並んで「アドバンス助産師数」と記載されているにすぎず，かつ，その通知の内容自体に，「アドバンス助産師」に言及した記述はないから，その通知の上記項目の配置から，一般世人が「アドバンス助産師」を「助産師」と同じ国家資格であると誤信することがあるとしても，これが国家資格とは異なるものであると理解することはできず，また，厚生労働省が国家資格として「アドバンス助産師」を承認したものとはいえない。(4)本願商標の登録を認めないことによる害悪について原告は，「アドバンス助産師」制度を実施するに際し，本願商標以外の名称を採択し，使用することができたにもかかわらず，本願商標を採択したものである。そして，本願商標については，これを登録し，その指定役務に使用することが商標法４条１項７号に該当するものであるか否かが問題であって，これと，原告の事情により採択した名称の使用をコントロールする必要があることとは，別の問題というべきものである。したがって，そのような事情が存することが，同号に該当する商標を登録しなければならない理由にはならない。
(5)他の商標との均衡について
商標法４条１項７号に該当するか否かは，査定時又は審決時における個別具体的な事情に基づき判断されるものであるから，原告の挙げた商標登録の例があるからといってその判断が左右されるべきものではない。
第５当裁判所の判断
１認定事実
以下に掲記する証拠及び弁論の全趣旨によると，次の事実が認められる。(1)原告の前身である特定非営利活動法人日本助産評価機構は，平成１９年１月に設立され（甲４，３７），平成２０年４月８日，専門職大学院のうち助産分野の評価を行う認証評価機関として，学校教育法１１０条の規定によって，文部科学大臣に認証された（甲５，３７，４０）。
(2)原告は，平成２６年１１月２５日，「母子を中心とした一般市民を対象として，助産実践及び教育の第三者評価及び認証に関する事業を行うことで，助産教育及び実践の質の向上と利用者の選択の利便を支援すると共に，その成果を助産教育機関・助産所・実践助産師・一般市民に情報開示し，社会における助産サービスの質がより一層向上し，ひいては母子の保健・福祉の向上に寄与すること」を目的として設立された（甲２）。原告は，引き続き，専門職大学院の評価事業を行うほか，助産師養成機関や助産所の第三者評価事業を行ってきた（甲４，３７）。(3)助産関連５団体は，既に助産師資格を有する者のうち，公益社団法人日本看護協会が開発した助産実践能力習熟段階（クリニカルラダー）のレベルⅢである，「入院期間を通して，責任をもって妊産褥婦・新生児の助産ケアを実践できる」，「助産外来において，個別性を考慮したケアを自律して提供できる」，「助産外来において，指導的な役割を実践できる」，「院内助産において，自律してケアを提供できる」及び「ハイリスクへの移行を想起に発見し対処できる」といったレベルに到達している者を「アドバンス助産師」と認証する制度を創設し，原告にその認証を行わせることとして，原告は，平成２７年８月１日から，認証申請の受付を開始した（甲１，８～１２，３７）。原告は，同年１２月２５日，申請者のうち５５６２人を「アドバンス助産師」と認証した（甲１３，１４，５３）。(4)厚生労働省は，平成２７年１０月１５日，第２回周産期医療体制のあり方に関する検討会を開催し，この中で，アドバンス助産師認証制度が紹介された（甲１５）。
(5)原告は，平成２８年１２月２４日，申請者のうち５４４０人を「アドバンス助産師」と認証した（甲４２，５３）。


(6)厚生労働省医政局地域医療計画課長は，平成２９年３月３１日，各都道府県衛生主管部（局）長に対する「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」と題する通知において，周産期医療の体制を構築するに当たっての現状把握のための指標例として，「アドバンス助産師数」を挙げた（甲４８，４９，５１，５２）。(7)病院によっては，ウェブサイトに「アドバンス助産師」が病院内に存在することを記載し，充実した周産期医療を提供できることを広報している病院がある（甲１７～２４，２６，２７）。
(8)原告は，「アドバンス助産師」の認証を行う団体として，類似の民間資格等が出現することを防ぐために本願商標の出願をした。
２判断
(1)前記１(3)，(8)のとおり，「アドバンス助産師」認証制度は，既に助産師資格を持つ者であって，一定の助産実践能力を有する者を「アドバンス助産師」と認証するものであるところ，原告は，「アドバンス助産師」を認証する団体であることから，本願商標の出願をしたものである。そうすると，本願商標は，助産師でない者を「助産師」と称するために出願されたものではないから，本願商標が登録されたからといって，保助看法４２条の３第２項の規定に違反する事態が発生するおそれがあるということはできない。
(2)本願商標のうち「Ａｄｖａｎｃｅｄ    Ｍｉｄｗｉｆｅ」の文字部分の「Ａｄｖａｎｃｅｄ」，「Ｍｉｄｗｉｆｅ」の各欧文字は，「上級の」，「助産師」をそれぞれ意味する英語である（乙３，４）から，「ＡｄｖａｎｃｅｄＭｉｄｗｉｆｅ」の欧文字部分からは，「上級の助産師」の意味が生じるものと認められる。また，本願商標のうち，「アドバンス助産師」の文字部分からは，「上級の助産師」という意味が生じるものと認められる。
そうすると，本願商標は，「上級の助産師」の意味が生じる語を日本語表記及び英語表記で表示したものであって，本願商標全体としても，「上級の助産師」の意味を生じるということができる。
ところで，①前記１(3)のとおり，「アドバンス助産師」制度は，助産関連５団体によって創設されたもので，「アドバンス助産師」を認証するための指標は，公益社団法人日本看護協会が開発したものであるから，その専門的知見が反映されているものと推認されること，②前記１(1)，(2)のとおり，原告は，専門職大学院の評価事業のほか，助産師養成機関や助産所の第三者評価事業を行っており，助産分野の評価を適切に行えるものと推認されること，③前記１(6)のとおり，「アドバンス助産師数」は，厚生労働省により周産期医療体制の現状把握のための指標例とされていること，以上の事実からすると，「アドバンス助産師」認証制度は，一定程度の高い助産実践能力を有する者を適切に認証する制度であると評価されるべきものと認められる。また，前記１(3)，(5)のとおり，「アドバンス助産師」認証制度は，平成２７年から実施され，既に１万人を超える「アドバンス助産師」が存在すること，前記１(7)のとおり，各病院において，ウェブサイトに「アドバンス助産師」の認証を受けた助産師が存在することを記載し，充実した周産期医療を提供できることを広報していることからすると，「アドバンス助産師」は，国家資格である助産師資格を有する者のうち，一定程度の高い助産実践能力を持つ者を示すものであることが，相当程度認知されているものと認められる。
そうすると，本願商標に接する取引者，需要者は，「アドバンス助産師」を，助産師のうち，一定程度の高い助産実践能力を持つ者であると認識するということができるところ，その認識自体は，決して誤ったものであるということはない。(3)国家資格の中には，知識や技能の難易度等に応じて，同種の資格の中で段階的にレベル分けされているものがあることが認められる（乙２１～２８）が，上級の資格を「アドバンス」と称する国家資格があるとは認められないこと（甲２８参照）や前記のとおり「アドバンス助産師」制度が相当程度認知されていることからすると，「アドバンス助産師」が「助産師」とは異なる国家資格であると認識されるとは認められないし，仮に，そのように認識されることがあったとしても，以上の(1)，(2)で述べたところからすると，本願商標が国家資格等の制度に対する社会的信用を失わせる「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」ということはできない。
(4)したがって，本願商標が「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」（商標法４条１項７号）に当たるということはできない。
第６結論
よって，原告の請求には理由があるから，本件審決を取り消すこととして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
森              義    之
裁判官
永    田    早    苗
裁判官
古    庄        研


平成２６年（許）第３９号
株式買取価格決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
平成２７年３月２６日第一小法廷決定
主          文
１原決定を破棄し，原々決定を取り消す。
２抗告人が有していた株式会社Ａ発行に係る株式の買取価格を１株につき１０６円とする。
３鑑定人に支払った鑑定料１２０万円のうち９４万８
８３７円を抗告人の，２５万１１６３円を相手方の
各負担とし，原審及び当審における抗告費用はいず
れも相手方の負担とする。
理          由
抗告代理人小黒芳朗，同吉田博樹の抗告理由について
１本件は，相手方を吸収合併存続株式会社，株式会社Ａ（以下「Ａ社」という。）を吸収合併消滅株式会社とする吸収合併（以下「本件吸収合併」という。）に反対したＡ社の株主である抗告人が，Ａ社に対し，抗告人の有する株式を公正な価格で買い取るよう請求したが，その価格の決定につき協議が調わないため，抗告人が，会社法７８６条２項に基づき，価格の決定の申立てをした事案である。Ａ社は非上場会社であるところ，非上場会社において会社法７８５条１項に基づく株式買取請求がされ，裁判所が収益還元法（将来期待される純利益を一定の資本還元率で還元することにより株式の現在の価格を算定する方法をいう。）を用いて株式の買取価格を決定する場合に，当該会社の株式には市場性がないことを理由とする減価（以下「非流動性ディスカウント」という。）を行うことができるか否かが争われている。
２記録によれば，本件の経緯は，次のとおりである。(1)Ａ社は，平成２４年６月当時，発行済株式の総数３３８万７０００株の非上場会社であり，株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定款の定めがあった。
(2)Ａ社は，平成２４年６月６日，相手方との間で，効力発生日を同年１０月１日として本件吸収合併をする旨の合併契約を締結した。(3)平成２４年８月８日に開催されたＡ社の株主総会において，上記契約を承認する旨の決議がされた。
Ａ社の株式３２万５９５０株を有する抗告人は，上記株主総会に先立ち，本件吸収合併に反対する旨をＡ社に通知した上，上記株主総会において本件吸収合併に反対し，同年９月１２日，Ａ社に対し，上記株式を公正な価格で買い取ることを請求した。
(4)平成２４年１０月１日，本件吸収合併の効力が発生し，Ａ社は相手方に吸収合併された。
抗告人は，同年１１月２１日，原々審に対し，上記株式の買取価格の決定の申立てをした。
(5)鑑定人のＢ公認会計士は，原々審において，次のとおり鑑定意見を述べた。
本件では収益還元法を用いるのが相当であるところ，Ａ社において将来期待される純利益を予測し，その現在価値を合計すると，約３億６１５８万３０００円となる。そして，非上場会社の株式は上場会社の株式のように株式市場で容易に現金化することが困難であるため，非流動性ディスカウントとして上記金額から２５％の減価を行い，その結果を発行済株式の総数３３８万７０００株で除すると，Ａ社の株式の公正な買取価格は，１株につき８０円となる。
３原審は，次のとおり，収益還元法を用いて株式の買取価格を決定する場合であっても非流動性ディスカウントを行うことができると判断して，抗告人が有していた株式の買取価格を１株につき８０円と定めるべきものとした。吸収合併に反対して会社からの退出を選択した株主には，吸収合併がされなかったとした場合と経済的に同等の状況を確保すべきところ，Ａ社の株式の換価は困難であり，このことは株式の経済的価値自体に影響を与えているというべきであるから，株式の換価の困難性を考慮することが裁判所の合理的な裁量を超えるものということはできない。抗告人は収益還元法を採用する限りは非流動性ディスカウントを行うことはできないと主張するが，抗告人の享受していた財産的地位は換価の困難性を反映したものというべきであり，上記主張は理由がない。４しかしながら，原審の上記判断は是認することができない。その理由は，次のとおりである。
会社法７８６条２項に基づき株式の価格の決定の申立てを受けた裁判所は，吸収合併等に反対する株主に対し株式買取請求権が付与された趣旨に従い，その合理的な裁量によって公正な価格を形成すべきものであるところ（最高裁平成２２年（許）第３０号同２３年４月１９日第三小法廷決定・民集６５巻３号１３１１頁参照），非上場会社の株式の価格の算定については，様々な評価手法が存在するが，どのような場合にどの評価手法を用いるかについては，裁判所の合理的な裁量に委ねられていると解すべきである。しかしながら，一定の評価手法を合理的であるとして，当該評価手法により株式の価格の算定を行うこととした場合において，その評価手法の内容，性格等からして，考慮することが相当でないと認められる要素を考慮して価格を決定することは許されないというべきである。非流動性ディスカウントは，非上場会社の株式には市場性がなく，上場株式に比べて流動性が低いことを理由として減価をするものであるところ，収益還元法は，当該会社において将来期待される純利益を一定の資本還元率で還元することにより株式の現在の価格を算定するものであって，同評価手法には，類似会社比準法等とは異なり，市場における取引価格との比較という要素は含まれていない。吸収合併等に反対する株主に公正な価格での株式買取請求権が付与された趣旨が，吸収合併等という会社組織の基礎に本質的変更をもたらす行為を株主総会の多数決により可能とする反面，それに反対する株主に会社からの退出の機会を与えるとともに，退出を選択した株主には企業価値を適切に分配するものであることをも念頭に置くと，収益還元法によって算定された株式の価格について，同評価手法に要素として含まれていない市場における取引価格との比較により更に減価を行うことは，相当でないというべきである。


平成２６年１０月２９日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２５年（ワ）第３２１５４号プログラム著作物使用権不存在確認等請求事件
口頭弁論終結日平成２６年９月３日
判        決
長野県上水内郡＜以下略＞
原          告      ディーアイシージャパン株式会社同訴訟   代理人   弁護士       椙山敬   士
同                市川   穣
同                 片山史   英
東京都港区＜以下略＞
被          告     三井住友トラスト・パナソニック
ファイ   ナンス   株式会   社
同訴訟   代理人   弁護士       右       崎       大       輔同               福       田       隆       行同               土       肥       里       香
主        文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
被告は，原告に対し，６８万７７５０円及びこれに対する平成２５年１２月１３日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，別紙物件目録記載のソフトウェアプログラム（以下「本件ソフトウェア」という。）の著作権者である原告が，リース業者である被告に対し，不当利得金６８万７７５０円（被告がユーザーから受領した再リース料相当額）及びこれに対する平成２５年１２月１３日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。１前提となる事実（証拠等を付した以外の事実は争いがない。）
(1)当事者
ア原告は，コンピュータシステムの開発と販売等を行う株式会社である。イ被告は，総合リース業務等を行う株式会社である。被告は，平成２２年４月１日，被告と同じくリース業務を行う住信リース株式会社（以下「住信リース」という。）を吸収合併した。被告は，住信リース吸収合併当時（平成２２年４月１日），商号を住信・パナソニックフィナンシャルサービス株式会社としていたが，平成２４年４月１日，現在の商号である三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社に商号変更した。
(2)本件ソフトウェア
本件ソフトウェアは，自動車整備業務において売上管理や顧客管理等を行うソフトウェアである。原告は，プログラムの著作物である本件ソフトウェアの著作者であり，著作権者である。
(3)本件直接契約
ア原告は，平成１９年４月９日，林兼石油株式会社（以下「林兼石油」という。）に対し，パソコン等のハードウェアを販売するとともに，本件ソフトウェアの使用を非独占的に許諾する契約（以下「本件直接契約」という。）を締結した。
イ原告と林兼石油は，平成２４年４月５日，本件直接契約に基づく本件ソフトウェアの使用許諾の期間が５年間であることを前提とした上で，同契約の期間を１年間更新する旨の合意をし，原告は，林兼石油から，その対価として３４万３８７５円（消費税込み）を受領した（甲３，弁論の全趣旨）。ウその後，原告は，林兼石油から，本件ソフトウェア使用の対価を原告と被告に二重払いしているとの申立てを受けて，上記イの３４万３８７５円を林兼石油に返金した（弁論の全趣旨）。
(4)本件使用許諾権設定契約
ア原告は，平成１９年４月１２日，住信リースからの注文書（甲２の１）による申込みに対し，注文請書（甲２の２）によりこれを承諾して，住信リースに対し，本件ソフトウェアの使用を非独占的に許諾し，住信リースが林兼石油と締結するリース契約に基づき，リース期間中，林兼石油に本件ソフトウェアをリースすることを承認する契約（以下「本件使用許諾権設定契約」という。）を締結した（甲２の１・２）。
イ被告は，平成２２年４月１日，住信リースを吸収合併したことにより，本件使用許諾権設定契約に係る住信リースの契約上の地位を包括的に承継した。
(5)本件リース契約
ア住信リースは，平成１９年４月１２日，林兼石油に対し，本件ソフトウェアを含む物件５点を，同月２０日から（乙４，乙７の１）５年間リースする旨のリース契約（以下「本件リース契約」という。）を締結した（乙１）。イ被告は，平成２２年４月１日，住信リースを吸収合併したことにより，本件リース契約に係る住信リースの契約上の地位を包括的に承継した。ウ被告と林兼石油は，平成２４年４月頃，本件リース契約の期間を１年間更新する旨の合意をし，被告は林兼石油から平成２４年分の再リース料を収受した（乙７の２）。
エ被告と林兼石油は，平成２５年４月頃，本件リース契約の期間を更に１年間更新する合意をし，被告は，林兼石油から平成２５年分の再リース料を収受した（乙４，乙７の１・２）。
オ林兼石油は，平成２６年１月２２日，被告に対し本件リース契約を更新せず終了させる旨の通知をし，本件リース契約は，同年４月１９日の満了をもって終了した（乙４）。
２争点及びこれに関する当事者の主張
（原告の主張）
(1)被告の利得，原告の損失，両者の因果関係
被告は，平成２４年分の再リース料を林兼石油から受領し，更に平成２５年分としても同額の再リース料を収受したと思われる。
しかし，次に述べるとおり，被告には，原告に何の連絡もなく，継続使用料を支払わないで再リースを行う権限はないのであって，被告が本件ソフトウェアに関し再リース料の名目で林兼石油より収受した金員は，被告が法律上の原因なく取得した不当利得にほかならない。また，これにより，原告は，林兼石油から本来得られるはずの平成２４年及び平成２５年の２年分の本件ソフトウェア使用料６８万７７５０円が得られず，損失を被った。(2)利得の不当性（リース契約の附従性と対象物）ア本件のようなソフトウェアに関するファイナンスリース契約においては通常，ソフトウェアの選定，代金額の決定，その他の契約条件の決定はユーザーとベンダー間でなされ，リース会社はこれに一切関与しない。リース会社が行っているのは，ユーザーが利用することと決めた対象物につき，ユーザーの決めた条件で，ユーザーのために金融を行うことにあるのであって，その際，ソフトウェアの使用許諾料等をリース期間で分割し，一定の利益を上乗せしてリース料を決定しているだけである。


このようにリース契約は，ユーザーとベンダーが決めた元の契約に，存在及び内容において附従するという本質を持っている。そして，リース料を回収するため（及びリース会計を利用できるようにするため）ユーザーが取得するはずのソフトウェアを使用できる法的権利をリース会社が取得するという形態を取るだけのことであり，リース会社が取得する権利は（リースのない契約において）ユーザーが取得する権利以上のものではあり得ない。イ本件使用許諾権設定契約のソフトウェア条項１０条には，「売主は，プログラム・プロダクトの使用に関する契約を顧客と締結することができます。ただし，売主は，買主の顧客に対するリース契約上の権利を一切侵害することはできません。」
との規定がある。
ここで「顧客」である林兼石油が有する本件ソフトウェア使用権限の期間は５年に限られていることから（本条項は，このことを明記したものである。），林兼石油（顧客）と被告（買主）の間で締結されるリース契約の対象物も，その存在の附従性により，この５年間の本件ソフトウェア使用権限に関するものに留まる。再リースに当たっては，使用許諾期間の更新を顧客が希望し新たに対象となる権限が存在して初めてリース契約が有効に成立する。上記規定は，有効な対象物の存在を前提とするものであり，売主（ベンダー。本件では原告。）と顧客（ユーザー。本件では林兼石油。）との間で有効な使用許諾契約が成立していない本件のような場合に，売主顧客間の契約が売主（原告）買主（被告）間の契約を侵害するという状況にはならないから，本件の事態に適用されることはない。この規定は両契約が有効に併存する期間（すなわち５年間）効力を持つにすぎない。
ウ本件において，原告（ベンダー）と林兼石油（ユーザー）は５年という期間を定めて本件ソフトウェアを使用する権利を取引の対象としたのであり，本件において被告が取得できる権利（債権）もこの５年間という期間の本件ソフトウェアを使用する権利（債権）に限られることになる。リース会社は，ユーザーがベンダーとの間の使用許諾契約に基づき発生した，合意された条件に従いベンダーのソフトウェアを使用することができる権利（債権）を取得するだけである。したがって，５年の期間の経過により同権利は既に消滅しており，被告は，本件ソフトウェアについて原告に連絡さえせず使用許諾料を支払わないで再リースする権利を何ら有しない。エそして，被告は，本件ソフトウェアのリース料を本件ソフトウェアの５年分の使用料金を前提として定めているのであるから，リースアップ時には既に融通した金銭に利益を載せた金額が回収されており，使用継続に対応する使用料を原告に支払わずに再リース料を取得することは不当利得になる。オ仮に，被告の主張するように被告が恒久的に林兼石油に本件ソフトウェアをリースできるような権利が認められるとすれば，被告は，未来永劫，原告に何ら支払をせずに林兼石油にソフトウェアを再リースし再リース料を得ることができることになるが，そのような結論は極めて不合理なものであり，ソフトウェア取引の常識に照らしてあり得ない。
(3)本件使用許諾権設定契約のソフトウェア条項１条１項には，被告がプログラム・プロダクトをリースすることの承認や，被告にプログラム・プロダクトの使用を非独占的に許諾するとの記載は見受けられるが，被告が本件ソフトウェアの使用を顧客に対し未来永劫許諾できるという権限を原告が被告に付与しているとする記載は全く存在せず，被告が主張するような再リースの権利を被告は有していない。
（被告の主張）
(1)利得について
被告が林兼石油から平成２４年分及び平成２５年分の再リース料を収受したことは認めるが，その金額は，１年分を９万１２２４円（消費税別）とする，合計１８万２４４８円であるから（乙１，乙７の１・２），被告は，原告が主張する６８万７７５０円の利得を得ていない。
(2)法律上の原因について
ア   本件使用許諾権設定契約においては，原告が被告に対し，「プログラム・プロダクトの使用を非独占的に許諾」し，「リース契約（再リース契約を含む。以下，「リース契約」という。）に基づき，リース期間中及びその再リース期間中，顧客にプログラム・プロダクトをリースすることを承認」することが明記されている（同契約ソフトウェア条項１条１項）。また，「顧客より本プログラム・プロダクトの使用継続の要望がある間は売主は買主に対し使用許諾を継続するものとし，売主は予めこれを諒承する」ことについても明記されている（同契約ソフトウェア条項８条）。かかる規定からすると，被告は，本件使用許諾権設定契約締結時において，再リース期間も含めた本件ソフトウェアの使用許諾権の設定を原告から包括的に受けており，再リース時に改めて原告から承諾を得ることが必要とされていないことは明らかである。
イまた，本件使用許諾権設定契約に定める代金は，同契約に定める使用許諾権設定の対価であるところ，上記アのとおり，同契約に定める使用許諾権の設定は，再リース期間も対象となっていることから，同契約に定める代金には，再リース期間分の使用許諾権設定の対価も含まれている。同契約には，他に使用許諾権設定の対価の定めがないことからすれば，再リースを行うにあたって，「継続使用料」なるものが発生する余地はない。
ウ本件直接契約について
(ｱ)ファイナンスリース取引の仕組みからすれば，本件直接契約は有効に存在し得ないか，又は原告は被告に同契約の内容を対抗することができない。
(ｲ)すなわち，ソフトウ   ェアを対象とするファイナンスリースとは，ユーザー（本件では林兼石油）の資金調達等を目的として，サプライヤー（本件では原告）が直接ユーザーに対して物件の使用権を付与するのに代えて，サプライヤーがリース会社（本件では被告）に使用許諾権を付与し，リース会社がユーザーに対して使用権を付与する取引のことをいい，ファイナンスリースを利用する場合には，ユーザーは，サプライヤーではなくリース会社から使用権の付与を受ける。したがって，仮に原告が主張するとおり，原告が林兼石油との間で本件直接契約を締結していたとしても，その後，林兼石油にファイナンスリースを利用させることとした以上，原告及び林兼石油は，この時点で，原告が直接林兼石油に使用権を付与することを内容とする本件直接契約を当然に終了させたものと解するのが，原告及び林兼石油の合理的な意思に合致する。
(ｳ)仮に本件直接契約が存続していたとしても，被告は本件契約の当事者ではないから，本件直接契約の内容に何ら拘束されることはない。また，本件使用許諾権設定契約には，「売主は，買主の顧客に対するリース契約上の権利を一切侵害することはできません」（同契約ソフトウェア条項１０条ただし書）と定められており，原告は，被告に対し，本件リース契約に基づく被告の林兼石油に対する権利の行使を妨げない義務を負っていることから，当該権利行使に対して，原告が被告に本件直接契約の内容をもって対抗することはできない。
エ以上より，被告は，本件使用許諾権設定契約により，再リース期間も含めた使用許諾権の設定を受け，かつ，再リース期間も含めた使用許諾権設定の対価としての代金を支払っていることから，「原告に何の連絡もなく継続使用料を支払わないで再リースを行う権限」がある。よって，被告による再リース料の取得には「法律上の原因」があり，不当利得は認められない。
第３当裁判所の判断
１不当利得返還請求について


(1)証拠（乙１，乙７の１・２）によれば，被告が本件ソフトウェアに関して林兼石油から収受した再リース料は，合計１８万２４４８円（消費税別。消費税込みでは１９万１５７０円。）であることが認められ，被告がそれ以上の利得を得たと認めるべき証拠はない。
(2)上記金員は，形式的には被告と林兼石油との間の本件リース契約に基づいて収受したものであるが，仮にこれが原告から適法に再リース権限を取得していないのに林兼石油に再リースして得たものであるとすれば，原告との関係においてはその利得が法律上の原因のないものとして原告に返還すべきものとなる可能性もあるため，上記各金員を収受した当時，被告が林兼石油に再リースする権限を有していたかにつき検討する。
(3)本件使用許諾権設定契約のソフトウェア条項１条１項及び８条は，それぞれ，次のとおり規定している（甲２の１・２。大括弧内の記載及び下線は裁判所が付した。）。
「売主［原告］は，買主［住信リース］にプログラム・プロダクト［本件ソフトウェア］の使用を非独占的に許諾し，買主が表記顧客［林兼石油］（以下，「顧客」という。）と締結するリース契約（再リース契約を含む。以下，「リース契約」という。）に基づき，リース期間中及びその再リース期間中，顧客にプログラム・プロダクトをリースすることを承認します。」「顧客より本プログラム・プロダクトの使用継続の要望がある間は売主は買主に対し使用許諾を継続するものとし，売主は予めこれを諒承するものとします。ただし，リース契約が終了した場合，使用権も同時に消滅するものとし，買主は顧客から受領する契約終了に関する書面の写しの売主に対する送付を省略するものとします。」
そして，本件使   用許諾   権設定   契約には，使用許諾期間に関する記載がなく，再リースの際，被告が原告に追加で支払うべき対価の定めもない。以上によれば，本件使用許諾権設定契約は，被告に対する使用許諾及び再リースの承認の期間を当初の５年間に限ったものとは認められず，原告は，被告に対し，被告と顧客との間で本件リース契約が更新された場合にはその再リース期間を含めて，あらかじめ被告に対する本件ソフトウェアの使用許諾及び再リースを承認したものと認めるのが相当である。
(4)原告の主張について
アこれに対し，原告は，本件リース契約は本件直接契約に附従するものであり，サプライヤーであるソフトウェアベンダー（原告）が，ユーザー（林兼石油）との合意により定めた使用許諾の内容を超えた使用許諾をリース会社（被告）に付与することなどあり得ない，などと主張する。しかし，まず，本件直接契約の約款７条３項には，本件ソフトウェアの使用許諾の有効期間に関し，「本条項は，甲［林兼石油］が乙［原告］から本件ソフトウェアを含むコンピュータシステムの引渡しを受けた時点で成立し，リースによる提供を受けた場合はそのリース契約期間が満了するまで，そうでない場合は，ソフトウェア使用許諾及び提供サービス締結から原則５年を経過するまで，有効に成立します。リース契約が満了した場合，または本ソフトウェア使用許諾及び提供サービス締結から原則５年を経過した場合に，甲［林兼石油］が引き続き本件ソフトウェアを使用する場合には，甲［林兼石油］と乙［原告］の間で１年ごとに再使用許諾契約を締結するものとします。この場合の再使用許諾金額はソフトウェア金額の６分の１以内とし，甲乙［林兼石油と原告］相互の協議により決定するものとします。」との規定があり（甲１。大括弧内の記載及び下線は裁判所が付した。以下「本件有効期間条項」という。），リースによる提供を受けた場合はそのリース契約期間が満了するまでとされていることが認められるから，当然に，当該使用許諾の期間が当初の５年に限られていると解されるものではない。
イまた，本件有効期間条項にいう「リース契約期間」に再リース期間は含まれないとしても，一般に，プログラム・リース取引において，ユーザーとソフト会社との間で直接の使用許諾契約が必須とされるものではなく，ユーザーがリース会社からのみ使用許諾を受け，ソフト会社とは特段の契約関係を有しない形態も十分あり得るのであるから（乙２・１１，１２頁），プログラム・リース取引におけるリース会社とユーザーとの間のリース契約やリース会社とソフト会社との間の使用許諾契約が，ソフト会社とユーザーとの間の使用許諾契約に附従し，リース会社のリース権限が当然にその範囲に限定されるということはできない。
ウ原告は，本件ソフトウェアの使用許諾は使用期間に応じて金額が設定されているのであり，再リース（それも期限を付与しない永久の再リース）を認めた場合の代金が５年分の本件ソフトウェアの使用許諾金額と変わらないことなどあり得ない，被告の主張によれば，被告は，未来永劫，原告に何ら支払をせずに林兼石油に本件ソフトウェアを再リースし再リース料を得ることができることになるが，そのような結論は極めて不合理であってあり得ない，などと主張する。
しかし，前記のとおり，そもそも，当然に，本件直接契約における本件ソフトウェアの使用許諾の期間が当初の５年間に限られていると解することはできないし，仮にこの点を措くとしても，リースを利用することは，サプライヤーである原告にとっても，①ユーザー確保の機会の拡充，②プログラム使用料の支払確保，及び③商機の取得，といったメリットがあるのであるから，再リース期間を含む本件ソフトウェアの使用許諾及び再リース承認の対価が，本件直接契約における５年分の使用許諾の対価と同一であったとしても，必ずしも不合理とはいえない。
少なくとも，本件使用許諾権設定契約は，使用許諾期間を５年間に限定しない文言の契約となっていたのであるから，原告は，これに不服であれば，使用許諾期間を限定した使用許諾契約を締結するか（現に，乙５の１・２において，原告は，本件ソフトウェアとは別個のソフトウェアに関するリース取引に関し，被告との間で使用許諾期間を限定した使用許諾契約を締結している。），想定される再リースの対価を含めて対価の増額の交渉をすれば良かったのである。
(5)以上によれば，原告の被告に対する使用許諾及びリースの承認は当初の５年間に限定されたものではなく，被告は，原告から再リースの承認を受けて適法に本件ソフトウェアを林兼石油に再リースして再リース料を収受したものであるから，その再リース料が原告との関係で不当利得を構成することはない。
２結論
以上によれば，原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第２９部
裁判長裁判官
嶋    末    和    秀
裁判官
西    村    康    夫
裁判官
石神有   吾


平成２９年７月２０日判決言渡
平成２９年（ネ）第１００１４号特許権侵害差止請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成２７年（ワ）第２８４６７号）
口頭弁論終結日平成２９年５月１８日
判                決
控訴人               デビオファーム
インターナショナルエス    アー
同訴訟代理人弁護士              大野聖二
大野浩之
木村広行
多田宏文
同訴訟代理人弁理士              松任谷   優   子被控訴   人         武田テ   バファ   ーマ株   式会社
同訴訟代理人弁護士         古城春実
林     いづみ
堀籠佳典
牧野知彦
加治梓子
同補佐人弁理士          実広信哉
主         文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人は，別紙被控訴人製品目録記載１～３の各製剤の生産，譲渡，輸入又は譲渡の申出をしてはならない。
３被控訴人は，別紙被控訴人製品目録記載１～３の各製剤を廃棄せよ。第２事案の概要（以下，用語の略称及び略称の意味は，本判決で付するもののほか，原判決に従い，原判決で付された略称に「原告」とあるのを「控訴人」に，「被告」とあるのを「被控訴人」に，適宜読み替える。）
１事案の要旨
本件は，発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権（特許第４４３０２２９号。以下「本件特許権」といい，その特許を「本件特許」という。）の特許権者である控訴人（一審原告）が，被控訴人（一審被告）の製造，販売等する別紙被控訴人製品目録記載１～３の各製剤（以下，併せて「被控訴人各製品」という。）は，本件特許の願書に添付した明細書（以下「本件明細書」という。）の「特許請求の範囲」の請求項１に係る発明（以下「本件発明」という。）の技術的範囲に属する旨主張して，被控訴人に対し，特許法１００条１項及び２項に基づき，被控訴人各製品の生産等の差止め及び廃棄を求めた事案である。
原判決は，本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとして，控訴人の各請求をいずれも棄却したため，控訴人は，これを不服として本件控訴を提起した。
２前提事実（当事者間に争いのない事実，当裁判所に顕著な事実並びに文中掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認定できる事実）
以下のとおり補正するほかは，原判決の第２の１に記載のとおりであるから，これを引用する。
⑴原判決２頁１８行目の「次の特許権」から１９行目の「という。）」までを「本件特許権」と改める。
⑵原判決２頁２４行目の「特許請求の範囲請求項１」の後に「（以下，単に「請求項１」といい，他の請求項についても同様に略称する。）」を加える。⑶原判決２頁２４行目の「（以」から２６行目までを「。」と改める。⑷原判決４頁１行目の「原告は，」から６行目の「確定していない。」までを，次のとおり改める。
「ホスピーラ・ジャパン株式会社は，特許庁に対し，本件特許が無効であると主張して，特許無効審判請求をし（無効２０１４－８００１２１号事件），原告は，同審判において，請求項１について訂正請求をした（以下，同訂正請求による訂正を「本件訂正」という。）ところ，特許庁は，平成２７年７月１４日，本件訂正を認めた上で，本件訂正後の請求項１に記載の発明（以下「本件訂正発明」という。）に無効理由がない旨の審決をした（甲８）。
その後，ホスピーラ・ジャパン株式会社は，同審決に対する取消訴訟を知的財産高等裁判所に提起し（当庁平成２７年（行ケ）第１０１６７号），同裁判所は，平成２９年３月８日，本件訂正発明の要旨認定の誤りを理由として，同審決を取り消すとの判決をしたが，本件口頭弁論終結時において，同判決は確定していない。本件訂正発明は，以下の構成要件に分説される。」
３争点及び争点に関する当事者の主張
争点及び争点に関する当事者の主張は，次のとおり，当審における主張を補足するほかは，原判決の第２の２及び３に記載のとおりであるから，これを引用する。
（当審における当事者の主張）
１控訴人
本件発明の構成要件Ｂ，Ｆ及びＧに係る「緩衝剤」は，次のとおり，外部から添加された「シュウ酸またはそのアルカリ金属塩」に限られるものではなく，オキサリプラチン水溶液が分解するときに発生する解離シュウ酸を含むものである。本件発明は，凍結乾燥物質に関する欠点を克服したものであり，乙４発明に係るオキサリプラチン水溶液の欠点の克服を目的とするものではない。すなわち，本件明細書の段落【００１２】～【００１６】には，凍結乾燥物質を再構築した水溶液についての記載（段落【００１３】～【００１６】）及び凍結乾燥物質の製造工程が複雑で経費がかかる点を指摘した記載（段落【００１２】）があり，これを受けて，段落【００１７】には「すぐに使える形態の製薬上安定なオキサリプラチン溶液組成物を提供することによりこれらの欠点を克服することが，本発明の目的である。」と記載されている。乙４発明の実施品は既に製薬上安定であるから，同段落の「これらの欠点」とは，凍結乾燥物質に関する欠点を意味する。そして，段落【００１２】～【００１６】に対応する段落【００３０】～【００３２】のうち，段落【００３０】及び【００３１】の前段は，凍結乾燥物質についての記載であるから，これに続く段落【００３１】の後段も，凍結乾燥物質についての記載と理解するのが自然である。同段落の後段には，「オキサリプラチンの従来既知の水性組成物よりも製造工程中に安定である」との記載があるが，これは，従来のオキサリプラチンの凍結乾燥物質の再構築をした水性組成物を意味するものである。仮に，本件発明がオキサリプラチン溶液中の不純物の減少を問題としているのであれば，その旨の記載があるはずであるが，本件明細書にそのような記載はない。
乙４発明は，オキサリプラチンの濃度，ｐＨ，安定性等により特定された構成であるのに対し，本件発明は，全く新たな技術的思想に基づいてシュウ酸の量等に着目した構成を採用したものであり，本件発明は，乙４発明の欠点を克服したものではない。


乙４は，本件明細書に多数列挙された公報の一つにすぎず，その中から乙４発明だけを抜き出して，本件発明は，乙４発明の欠点を克服したものと解釈することはできない。
⑵構成要件Ｂ，Ｆ及びＧの「緩衝剤」の意義について，本件明細書の段落【００２２】には，「緩衝剤という用語は，本明細書中で用いる場合，オキサリプラチン溶液を安定化し，それにより望ましくない不純物，例えばジアクオＤＡＣＨプラチンおよびジアクオＤＡＣＨプラチン二量体の生成を防止するかまたは遅延させ得るあらゆる酸性または塩基性剤を意味する。」と記載されている。オキサリプラチン溶液が被告の主張するとおりの化学平衡状態に達するとしても，解離シュウ酸が存在しなければ，化学平衡は，ジアクオＤＡＣＨプラチンを更に生成する方向に移動することになるのであるから，解離シュウ酸の存在によりジアクオＤＡＣＨプラチンの生成が「防止」され，「遅延」しているということができるのであって，解離シュウ酸は，「緩衝剤」の定義に当てはまる。以上のとおり，本件発明の「緩衝剤」の意義については，本件明細書に明確に定義されているのであるから，これに従って解釈されなければならない。⑶請求項１には「緩衝剤がシュウ酸またはそのアルカリ金属塩であり，」（構成要件Ｆ）と記載されているところ，本件発明の緩衝剤の量が溶液組成物中の濃度によって特定されているのであるから，「シュウ酸またはそのアルカリ金属塩」を固形物に限定することは相当ではなく，電離により生じたシュウ酸イオンも「シュウ酸またはそのアルカリ金属塩」に含まれると解すべきである。請求項１が「シュウ酸」と「そのアルカリ金属塩」を書き分けているのは，本件発明がシュウ酸のアルカリ金属塩を外部から加える態様もその技術的範囲に含んでいるからである。「シュウ酸」と「そのアルカリ金属塩」を書き分けていることをもって，本件発明の「緩衝剤」が外部から添加したものに限定されると解することはできない。
⑷請求項１には，「緩衝剤・・・を包含する安定オキサリプラチン溶液組成物」と記載されている。「包含」とは，「包み込み，中に含んでいること」を意味するので，本件発明の「緩衝剤」は，オキサリプラチン溶液組成物に含まれる全ての緩衝剤を意味し，その中には解離シュウ酸も含まれる。本件特許の特許請求の範囲においては，「包含」と「付加」（請求項１０），「混合」（請求項１１～１４）とを意識的に書き分けているのであるから，本件発明の「緩衝剤」は外部から付加したものに限られない。
⑸請求項１には，「緩衝剤の量が・・・の範囲のモル濃度」（構成要件Ｇ），と記載され，本件明細書の段落【００２３】には，「緩衝剤は，有効安定化量で本発明の組成物中に存在する。緩衝剤は，・・・の範囲のモル濃度で存在するのが便利である」と記載されている。
このように，緩衝剤の量は，添加した量ではなく，溶液組成物中の濃度として特定され，溶液組成物中に存在するかどうかが重要であるとされている。そして，溶液組成物中の添加シュウ酸と解離シュウ酸は，いずれもシュウ酸であってその作用効果は同一であるから，本件発明の「緩衝剤」は，添加シュウ酸であるか，解離シュウ酸であるかを問わず，シュウ酸であれば足りる。
⑹実施例１８(b)は，比較例ではなく，シュウ酸が添加されない場合の実施例である。
このことは，本件明細書の段落【００５０】に「実施例１８」と記載されていることから明らかである。段落【００５０】において「比較のために」と記載されているのは，シュウ酸又はそのアルカリ塩を添加していないものを比較のために挙げることを意味しているにすぎず，段落【００７３】における「比較例１８」との記載は，実施例１８（ａ）と実施例１８（ｂ）とを比較した例であることを意味するにすぎない。
実際上，実施例１８（ｂ）では，シュウ酸等は添加されていないが，溶液中のジアクオＤＡＣＨプラチン及びジアクオＤＡＣＨプラチン二量体から推計される解離シュウ酸の量を加えると，溶液中のシュウ酸は，構成要件Ｇ（ａ）の下限である５☓１０－５Ｍを超える。
また，実施例１８（ｂ）とほぼ同様の効果があることが示されている実施例１及び８において添加シュウ酸又は添加されたシュウ酸ナトリウムは，構成要件Ｇ（ａ）の下限の５☓１０－５Ｍより少ないが，これは，溶液中の解離シュウ酸を考慮したものであり，溶液中の解離シュウ酸の量を加えると，シュウ酸の量は５☓１０－５Ｍを超えるのであるから，実施例１及び８も，比較例ではなく，実施例である。同様に，他の実施例においても，添加シュウ酸又は添加されたシュウ酸ナトリウムのモル濃度は，本件明細書の段落【００２３】に記載されたモル濃度の数値より小さくなっているが，これは，解離されたシュウ酸の濃度が考慮されているからであり，このことは当業者であれば容易に理解できる。
このように，各実施例においても，解離シュウ酸の量を考慮することが当然の前提とされている。
２被控訴人
構成要件Ｂ，Ｆ及びＧに係る「緩衝剤」は，次のとおり，外部から添加された「シュウ酸またはそのアルカリ金属塩」を意味し，オキサリプラチン水溶液が分解するときに発生する解離シュウ酸を含まない。
⑴オキサリプラチンは，水中で分解すると，オキサリプラチンからシュウ酸基が脱離して，ジアクオＤＡＣＨプラチンやジアクオＤＡＣＨプラチン二量体を生じ，脱離したシュウ酸基は，水性溶液中でシュウ酸イオンとして存在することとなることは技術常識である。
オキサリプラチン水溶液からなる製剤については，既に乙４発明が存在するところ，本件発明は，このような先行技術や技術常識を前提とした上で，オキサリプラチンの水性溶液の形態をした製剤において，「シュウ酸またはそのアルカリ金属塩」を「緩衝剤」として加えることにより，水溶液中のオキサリプラチンが分解し，有害な不純物であるジアクオＤＡＣＨプラチンやジアクオＤＡＣＨプラチン二量体が生成することの抑制等を目的とする発明である。


このことは，本件明細書の記載からも明らかである。すなわち，本件明細書においては，段落【００１０】に先行技術として乙４公報が開示され，段落【００１３】には，水溶液中でオキサリプラチンが時間の経過とともに分解して不純物が生成されることが記載されている。これを踏まえ，段落【００１６】には，「上記の不純物を全く生成しないか，あるいはこれまでに知られているより有意に少ない量でこのような不純物を生成するオキサリプラチンのより安定な溶液組成物を開発することが望ましい。」と   記載され，   段落【   ００２   ２】に   は，「緩衝剤という用語は，・・・望ましくない不純物，例えばジアクオＤＡＣＨプラチンおよびジアクオＤＡＣＨプラチン二量体の生成を防止するかまたは遅延させ得るあらゆる酸性または塩基性剤を意味する」と記載され，更に段落【００２７】には「本発明はさらに，・・・有効安定化量の緩衝剤を前記の溶液に付加することを包含する方法に関する。」と記載されている。
その上で，段落【００３１】には「本発明の組成物は，オキサリプラチンの従来既知の水性組成物よりも製造工程中に安定であることが判明しており，このことは，オキサリプラチンの従来既知の水性組成物の場合よりも本発明の組成物中に生成される不純物，例えばジアクオＤＡＣＨプラチンおよびジアクオＤＡＣＨプラチン二量体が少ないことを意味する。」と記載されている。
段落【００３１】にいう「既知の水性組成物」が乙４公報に開示されたオキサリプラチン水溶液を意味することは明らかであり，本件明細書の上記記載によると，本件発明は，公知の乙４発明よりも水性組成物中に生成される不純物の量を少なくすることを目的とするものであるということができる。⑵オキサリプラチンの水溶液では，シュウ酸を添加しなくてもオキサリプラチンの一部がジアクオＤＡＣＨプラチン及び解離シュウ酸に自然分解し，また，ジアクオＤＡＣＨプラチンからジアクオＤＡＣＨプラチン二量体が生成され，平衡状態に至る。このことは本件特許の出願当時に知られていた。この反応は可逆反応であることから，オキサリプラチン溶液が平衡状態になった後に，シュウ酸を加えると，新たな反応が進行し，オキサリプラチンが更に生成され，ジアクオＤＡＣＨプラチンの濃度が減るので，この場合には，オキサリプラチン水溶液を「安定化」し，不純物の生成を「防止」したといえる。しかし，外部からシュウ酸を加えない限り，平衡状態が継続するだけなので，オキサリプラチン水溶液は「安定化」されず，不純物の発生は「防止」も「遅延」もされない。控訴人は，平衡状態に至った後に解離シュウ酸が減少すると不純物が更に生成されるので，解離シュウ酸の存在自体が不純物の生成を「防止」又は「遅延」していると主張するが，平衡状態にあるオキサリプラチン溶液では，解離シュウ酸を除去するような手段を講じない限り解離シュウ酸が減少することはなく，本件発明は，解離シュウ酸を除去することをその内容とするものではない。また，「緩衝剤」の「剤」とは，一般に「各種の薬を調合すること，また，その薬」を意味するので，「緩衝剤」とは，「緩衝作用を有するものとして調合された薬」を意味すると解するのが自然である。オキサリプラチンの分解により自然に生成される解離シュウ酸は，調合することが想定し難いので，「緩衝剤」には当たらない。また，本件発明の「緩衝剤」に解離シュウ酸が含まれることとなると，シュウ酸を添加していないオキサリプラチン溶液は，当初は「緩衝剤」が含まれていないが，時間が経過すると，「緩衝剤」が含まれることになる。このような自然発生的なものを「剤」に含めるのは，「剤」という用語の通常の意味から逸脱するものである。⑶本件発明の「緩衝剤」は「シュウ酸」又は「シュウ酸のアルカリ金属塩」であることから，緩衝剤として「シュウ酸のアルカリ金属塩」のみを選択することも可能であるが，オキサリプラチンの分解により自然に生じた解離シュウ酸は「シュウ酸のアルカリ金属塩」ではないから，「シュウ酸のアルカリ金属塩」は添加されたものを指すと解するほかない。そうすると，「シュウ酸のアルカリ金属塩」と並列的に規定される「シュウ酸」についても同様に添加されたものを意味すると解するのが自然である。
⑷控訴人は，請求項１の「包含」という用語を根拠に，本件発明の「緩衝剤」は，オキサリプラチン溶液組成物に含まれる全ての緩衝剤を意味し，解離シュウ酸も含むと主張するが，「包含」される対象は「緩衝剤」であるから，「緩衝剤」の意義がその前提として問題とされるべきである。本件発明の「緩衝剤」に解離シュウ酸が含まれない以上，「包含」という用語を根拠として，本件発明の「緩衝剤」に解離シュウ酸も含まれるとの結論を導き出すことはできない。また，「包含」の語は多義的であって，必ずしも「付加」や「混合」と区別される概念とはいえない。⑸控訴人は，請求項１に「緩衝剤の量が・・・の範囲のモル濃度」と記載されていることを根拠に，溶液組成物中の解離シュウ酸も含まれると主張するが，本件明細書に記載されたモル濃度は，添加シュウ酸及び添加されたシュウ酸ナトリウムの質量で換算したモル濃度を意味すると解すべきである。⑹控訴人は，各実施例においても，解離シュウ酸の量が考慮されていると主張するが，実施例１～１７は，全てシュウ酸等を添加する例であり，本件明細書の記載中には，解離シュウ酸を考慮に入れたものは存在しない。そして，安定性の評価も，添加シュウ酸及び添加されたシュウ酸ナトリウムのモル濃度のみに基づいて行われており，シュウ酸イオンは考慮されていない。
他方，控訴人が実施例であるとする「実施例１８（ｂ）」は，比較例である。このことは，本件明細書の段落【００５０】に「比較のため」と，段落【００７３】に「比較例１８の安定性」とそれぞれ記載され，シュウ酸濃度と安定性の関係を示す表（表４～７）には，実施例１～１７までしか記載されていないことからも明らかである。
控訴人は，請求項に規定されたシュウ酸のモル濃度の下限値が実施例の表に記載されたシュウ酸のモル濃度より高いのは，解離シュウ酸の存在を考慮したものであると主張するが，実施例のモル濃度と請求項の規定するモル濃度との関係については，出願人が自由に決められる事項であるので，その数値が異なることから解離シュウ酸の存在が考慮されているということはできない。
第３当裁判所の判断


当裁判所は，本件発明における「緩衝剤」としての「シュウ酸」は，添加シュウ酸に限られ，解離シュウ酸を含まないものと解されるから，解離シュウ酸を含むのみで，シュウ酸が添加されていない被控訴人各製品は，構成要件Ｂ，Ｆ及びＧの「緩衝剤」を含有するものではなく，したがって，本件発明の技術的範囲に属せず，本件訂正発明の技術的範囲にも属しないものと判断する。その理由は，次のとおりである。
１本件発明の内容及び意義
(1)本件発明に係る特許請求の範囲の記載は，前記第２の２で引用した原判決「事実及び理由」の第２の１⑵イのとおりであり，本件明細書（甲２）には次の各記載がある。
【発明の詳細な説明】
・「本発明は，製薬上安定なオキサリプラチン溶液組成物，癌腫の治療におけるその使用方法，このような組成物の製造方法，およびオキサリプラチンの溶液の安定化方法に関する。」（段落【０００１】）
・「Ｉｂｒａｈｉｍ等（豪州国特許出願第２９８９６／９５号，１９９６年３月７日公開）（ＷＯ９６／０４９０４，１９９６年２月２２日公開の特許族成員）（判決注：乙４発明に対応する豪州国出願である。乙４）は，１～５ｍｇ／ｍＬの範囲の濃度のオキサリプラチン水溶液から成る非経口投与のためのオキサリプラチンの製薬上安定な製剤であって，４．５～６の範囲のｐＨを有する製剤を開示する。同様の開示は，米国特許第５，７１６，９８８号（１９９８年２月１０日発行）に見出される。」（段落【００１０】）
・「オキサリプラチンは，注入用の水または５％グルコース溶液を用いて患者への投与の直前に再構築され，その後５％グルコース溶液で稀釈される凍結乾燥粉末として，前臨床および臨床試験の両方に一般に利用可能である。しかしながら，このような凍結乾燥物質は，いくつかの欠点を有する。中でも第一に，凍結乾燥工程は相対的に複雑になり，実施するのに経費が掛かる。さらに，凍結乾燥物質の使用は，生成物を使用時に再構築する必要があり，このことが，再構築のための適切な溶液を選択する際にそこにエラーが生じる機会を提供する。例えば，凍結乾燥オキサリプラチン生成物の再構築に際しての凍結乾燥物質の再構築用の，または液体製剤の稀釈用の非常に一般的な溶液である０．９％ＮａＣｌ溶液の誤使用は，迅速反応が起こる点で活性成分に有害であり，オキサリプラチンの損失だけでなく，生成種の沈澱を生じ得る。凍結乾燥物質のその他の欠点を以下に示す：(a)凍結乾燥物質の再構築は，再構築を必要としない滅菌物質より微生物汚染の危険性が増大する。
(b)濾過または加熱（最終）滅菌により滅菌された溶液物質に比して，凍結乾燥物質には，より大きい滅菌性失敗の危険性が伴う。そして，(c)凍結乾燥物質は，再構築時に不完全に溶解し，注射用物質として望ましくない粒子を生じる可能性がある。」（段落【００１２】，【００１３】）・「水性溶液中では，オキサリプラチンは，時間を追って，分解して，種々の量のジアクオＤＡＣＨプラチン（式Ｉ），ジアクオＤＡＣＨプラチン二量体（式II）
およびプラチナ（IV）種（式III）：
【化３】
【化４】
を不純物として生成し得る，ということが示されている。任意の製剤組成物中に存在する不純物のレベルは，多くの場合に，組成物の毒物学的プロフィールに影響し得るので，上記の不純物を全く生成しないか，あるいはこれまでに知られているより有意に少ない量でこのような不純物を生成するオキサリプラチンのより安定な溶液組成物を開発することが望ましい。」（段落【００１３】～【００１６】）・「したがって，前記の欠点を克服し，そして長期間の，即ち２年以上の保存期間中，製薬上安定である，すぐに使える（ＲＴＵ）形態のオキサリプラチンの溶液組成物が必要とされている。したがって，すぐに使える形態の製薬上安定なオキサリプラチン溶液組成物を提供することによりこれらの欠点を克服することが，本発明の目的である。」（段落【００１７】）
・「より具体的には，本発明は，オキサリプラチン，有効安定化量の緩衝剤および製薬上許容可能な担体を包含する安定オキサリプラチン溶液組成物に関する。」
（段落【００１８】）
・「オキサリプラチンは，約１～約７mg/mL，好ましくは約１～約５mg/mL    ，さらに好ましくは約２～約５mg/mL，特に約５mg/mL    の量で本発明の組成物中に存在するのが便利である。」（段落【００２２】）
・「緩衝剤という用語は，本明細書中で用いる場合，オキサリプラチン溶液を安定化し，それにより望ましくない不純物，例えばジアクオＤＡＣＨプラチンおよびジアクオＤＡＣＨプラチン二量体の生成を防止するかまたは遅延させ得るあらゆる酸性または塩基性剤を意味する。したがって，この用語は，シュウ酸またはシュウ酸のアルカリ金属塩（例えばリチウム，ナトリウム，カリウム等）等のような作用物質，あるいはそれらの混合物が挙げられる。緩衝剤は，好ましくは，シュウ酸またはシュウ酸ナトリウムであり，最も好ましくはシュウ酸である。」（段落【００２２】）
・「緩衝剤は，有効安定化量で本発明の組成物中に存在する。緩衝剤は，約５☓１０－５Ｍ～約１☓１０－２Ｍの範囲のモル濃度で，好ましくは約５☓１０－５Ｍ～５☓１０－３Ｍの範囲のモル濃度で，さらに好ましくは約５☓１０－５Ｍ～約２☓１０－３Ｍの範囲のモル濃度で，最も好ましくは約１☓１０－４Ｍ～約２☓１０－３Ｍの範囲のモル濃度で，特に約１☓１０－４Ｍ～約５☓１０－４Ｍの範囲のモル濃度で，特に約２☓１０－４Ｍ～約４☓１０－４Ｍの範囲のモル濃度で存在するのが便利である。」
（段落【００２３】）


・「前記の本発明のオキサリプラチン溶液組成物は，本明細書中でさらに詳細に後述するように，現在既知のオキサリプラチン組成物より優れたある利点を有することが判明している，ということも留意すべきである。凍結乾燥粉末形態のオキサリプラチンとは異なって，本発明のすぐに使える組成物は，低コストで且つさほど複雑ではない製造方法により製造される。」（段落【００３０】）・「さらに，本発明の組成物は，付加的調製または取扱い，例えば投与前の再構築を必要としない。したがって，凍結乾燥物質を用いる場合に存在するような，再構築のための適切な溶媒の選択に際してエラーが生じる機会がない。本発明の組成物は，オキサリプラチンの従来既知の水性組成物よりも製造工程中に安定であることが判明しており，このことは，オキサリプラチンの従来既知の水性組成物の場合よりも本発明の組成物中に生成される不純物，例えばジアクオＤＡＣＨプラチンおよびジアクオＤＡＣＨプラチン二量体が少ないことを意味する。」（段落【００３１】）
・「表１Ａおよび１Ｂに記載された実施例１～１４の組成物は，以下の一般手法
により調製した：
注射用温水（Ｗ．Ｆ．Ｉ．）（４０℃）を分取し，濾過窒素を用いて約３０分間，その中で発泡させる。
必要とされる適量のＷ．Ｆ．Ｉ．を，窒素中に保持しながら容器に移す。最終容積を満たすために残りのＷ．Ｆ．Ｉ．を別に取りのけておく。適切な緩衝剤（固体形態の，または好ましくは適切なモル濃度の水性緩衝溶液の形態の）を適切な容器中で計量して，混合容器（残りのＷ．Ｆ．Ｉ．の一部を含入する濯ぎ容器）に移す。例えば，磁気攪拌機／ホットプレート上で，約１０分間，または必要な場合にはすべての固体が溶解されるまで，溶液の温度を４０℃に保持しながら混合する。」（段落【００３４】，【００３５】）・「注：実施例８～１４の組成物のために用いられた密封容器は，20mL透明ガラスアンプルであった。
*シュウ酸は二水和物として付加される；ここに示した重量は，付加されたシュウ酸二水和物の重量である。」（段落【００４２】）
・「表１Ｃ二（判決注：「二」は「に」の誤記と認める。）記載した実施例１５および１６の組成物は，実施例１～１４の組成物の調製に関して前記した方法と同様の方法で調製した。」（段落【００４２】）
・「注：実施例１５～１６の組成物のために用いられた密封容器は，20mL透明ガラスアンプルであった。
*シュウ酸は二水和物として付加される；ここに示した重量は，付加されたシュウ酸二水和物の重量である。」（段落【００４４】）
・「表１Ｄに記載した実施例１７の組成物は，実施例１～１４の組成物の調製に関して前記した方法と同様の方法で調製したが，但し，（ａ）窒素の非存在下で（即ち酸素の存在下で）密封容器中に溶液を充填し，（ｂ）充填前に密封容器を窒素でパージせず，（ｃ）容器を密封する前に窒素でヘッドスペースをパージせず，そして（ｄ）密封容器はアンプルよりむしろバイアルであった。」（段落【００４４】）
・「注：実施例１７の溶液組成物1000mLを，5mL透明ガラスバイアル中に充填し（4mL溶液／バイアル），これをWest   Flurotecストッパーで密封し（以後，実施例１７（ａ）と呼ぶ），実施例１７の残りの1000mL溶液組成物を5mL透明ガラスバイアル中に充填し（4mL溶液／バイアル），これをHelvoet    Omniflexストッパーで密封した（以後，実施例１７（ｂ）と呼ぶ）。」（段落【００４６】）・「*シュウ酸は二水和物として付加される；ここに示した重量は，付加されたシュウ酸二水和物の重量である。」（段落【００４７】）
・「実施例１８
比較のために，例えば豪州国特許出願第29896/95号（1996年３月７日公開）（判決注：乙４発明に対応する豪州国出願である。乙４）に記載されているような水性オキサリプラチン組成物を，以下のように調製した：」（段落【００５０】）・「23本のアンプルをオートクレーブ処理せずに保持し（以後，実施例１８（ａ）と呼ぶ），即ちそれらを最終滅菌せず，残り27本のアンプル（以後，実施例１８（ｂ）と呼ぶ）を，SAL(PD270)オートクレーブを用いて，121℃で15分間オートクレーブ処理した。」（段落【００５３】）
・「実施例１～１７の組成物に関する安定性試験
実施例１～１４のオキサリプラチン溶液組成物を，６ヶ月までの間，40℃で保存した。この試験の安定性結果を，表４および５に要約する。」（段落【００６３】）・「実施例１５および１６のオキサリプラチン溶液組成物を，９ヶ月までの間，25℃／相対湿度（ＲＨ）60％および40℃／相対湿度（ＲＨ）75％で保存した。この試験の安定性結果を，表６に要約する。」（段落【００６７】）・「実施例１７（ａ）および１７（ｂ）のオキサリプラチン溶液組成物を，１ヶ月までの間，25℃／相対湿度（ＲＨ）60％および40℃／相対湿度（ＲＨ）75％で保存した。この試験の安定性結果を，表７に要約する。」（段落【００７０】）・「これらの安定性試験の結果は，緩衝剤，例えばシュウ酸ナトリウムおよびシュウ酸が，本発明の溶液組成物中の不純物，例えばジアクオＤＡＣＨプラチンおよびジアクオＤＡＣＨプラチン二量体のレベルを制御する場合に非常に有効である，ということを実証する。」（段落【００７２】）
・「比較例１８の安定性


実施例１８（ｂ）の非緩衝化オキサリプラチン溶液組成物を，40℃で１ヶ月間保存した。この安定性試験の結果を，表８に要約する。」（段落【００７３】）(2)以上を総合すると，本件発明は，従来からある凍結乾燥粉末形態のオキサリプラチン生成物及びオキサリプラチン水溶液の欠点を克服し，すぐに使える形態の製薬上安定であるオキサリプラチン溶液組成物を提供することを目的とする発明であり（段落【００１０】，【００１２】～【００１７】），オキサリプラチン，有効安定化量の緩衝剤であるシュウ酸又はそのアルカリ金属塩及び製薬上許容可能な担体である水を包含する安定オキサリプラチン溶液組成物に関するものである（請求項１，段落【００１８】）。そして，この緩衝剤は，構成要件Ｇの範囲のモル濃度で上記組成物中に存在することでジアクオＤＡＣＨプラチンやジアクオＤＡＣＨプラチン二量体といった不純物の生成を防止し又は遅延させることができ（請求項１，段落【００２２】，【００２３】），これによって，本件発明は，従来既知の前記オキサリプラチン組成物と比較して優れた効果，すなわち，①凍結乾燥粉末形態のオキサリプラチン生成物と比較すると，低コストで，かつさほど複雑でない製造方法により製造することができ，また，投与前の再構築を必要としないので，再構築のための適切な溶媒の選択に際してエラーが生じる機会がなく，②乙４発明を含むオキサリプラチンの従来既知の水性組成物と比較すると，製造工程中に安定であり，生成されるジアクオＤＡＣＨプラチンやジアクオＤＡＣＨプラチン二量体といった不純物が少ないという効果を有するものである（段落【００３０】，【００３１】），と認められる。
⑶これに対し，控訴人は，本件発明の目的は，凍結乾燥物質に関する欠点を克服したものであり，乙４発明に係るオキサリプラチン水溶液の欠点の克服を目的とするものではないと主張する。
ところで，凍結乾燥物質形態のオキサリプラチンは，注入用の水又は５％グルコース溶液を用いて患者への投与の直前に再構築されて利用されるものであり（段落【００１２】），凍結乾燥物質を適切な溶液に溶かして溶液組成物にした状態で，長期間保存した上で，患者への投与を行うことは予定されていなかったところ，乙４発明は，使用時の再構成操作における間違った操作のリスクを排除し，すぐに使用でき，医薬として容認できる期間貯蔵した後でも，オキサリプラチン含有量が最初の含有量の少なくとも９５％を占めるオキサリプラチン注射液を製造することを目的とするものである（乙４）。
本件明細書においては，凍結乾燥物質形態のオキサリプラチンのみならず，乙４発明に対応する豪州国特許出願第２９８９６／９５号（ＷＯ９６／０４９０４）に係るオキサリプラチン水溶液について従来技術として挙げた上で（段落【００１０】），凍結乾燥物質の再構築における不具合のみならず，オキサリプラチンの水溶液中において不純物が生成されるという問題についての説明がされ（段落【００１２】～【００１６】），「上記の不純物を全く生成しないか，あるいはこれまでに知られているより有意に少ない量でこのような不純物を生成するオキサリプラチンのより安定な溶液組成物を開発することが望ましい。」（段落【００１６】）と記載されている。また，本件明細書の段落【００３０】には，「現在既知のオキサリプラチン組成物」との記載があり，凍結乾燥粉末形態のオキサリプラチンに対する本件発明の利点について記載されており，段落【００３１】には，第１段落で，凍結乾燥物質を用いる場合に存在する再構築のための適切な溶媒の選択に際してエラーが生じる機会がないことが記載されているが，第２段落で，本件発明の組成物が，オキサリプラチンの従来既知の水性組成物よりも製造工程中に安定で，ジアクオＤＡＣＨプラチン等の不純物が少ない旨が記載されている。さらに，本件明細書で，従来技術として挙げられたもののうち，オキサリプラチン水溶液であることが明示されているものは，乙４発明のみである（段落【０００７】～【００１２】）。これらの記載を総合すると，本件発明は，従来技術である乙４発明を踏まえた上で，乙４発明を含む従来既知のオキサリプラチン水性組成物における不純物生成の問題点を克服，改善することをも目的とする発明であって，乙４発明のオキサリプラチン水溶液より少ない量でしか不純物を生成しないオキサリプラチン水溶液に関するものであるということができる。
２「緩衝剤」の意義
⑴解離シュウ酸が不純物の生成を防止又は遅延させるかどうかについて前記１認定のとおり，構成要件Ｂ，Ｆ及びＧの「緩衝剤」の意義について，本件明細書の段落【００２２】には，「緩衝剤という用語は，本明細書中で用いる場合，オキサリプラチン溶液を安定化し，それにより望ましくない不純物，例えばジアクオＤＡＣＨプラチンおよびジアクオＤＡＣＨプラチン二量体の生成を防止するかまたは遅延させ得るあらゆる酸性または塩基性剤を意味する。」と記載されている。そこで，解離シュウ酸が，オキサリプラチン溶液を安定化し，不純物の生成を防止又は遅延させるという作用効果を有するかどうかについて検討するに，この点について，控訴人は，解離シュウ酸が存在しなければ，化学平衡は，ジアクオＤＡＣＨプラチンを更に生成する方向に移動することになるのであるから，解離シュウ酸の存在によりジアクオＤＡＣＨプラチンの生成が「防止」され，「遅延」しているということができると主張する。
しかし，オキサリプラチン水溶液において，水溶液中のオキサリプラチンの一部は，水と反応して分解し，ジアクオＤＡＣＨプラチン及びシュウ酸となるが，水溶液中のジアクオＤＡＣＨプラチン及びシュウ酸の一部は，反応してオキサリプラチンとなるところ，①オキサリプラチンの分解に係る平衡状態が生じるよりも前の段階では，水溶液中のオキサリプラチンの量は減少し，ジアクオＤＡＣＨプラチン及びこれの一部から生成されたジアクオＤＡＣＨプラチン二量体並びにシュウ酸の量は増加していく（乙１５の１・３～５，１６の１・４・５，２７の１・２・５）のであって，オキサリプラチンの分解により生成された解離シュウ酸の存在が，不純物であるジアクオＤＡＣＨプラチン等の生成を防止し又は遅延させているとは評価できない。


オキサリプラチン水溶液が，②オキサリプラチンの分解に係る平衡状態に至った段階では，オキサリプラチンと水の反応によるオキサリプラチンの分解の速度と，ジアクオＤＡＣＨプラチン及びシュウ酸の反応によるオキサリプラチンの生成の速度とが等しくなり，ジアクオＤＡＣＨプラチンの一部から，ジアクオＤＡＣＨプラチン二量体が生成され，その結果，水溶液中のオキサリプラチン及びシュウ酸の量（濃度）は，いずれも一定の値となり，不変となる（乙１５の１・３～５，１６の１・４・５，２７の１・２・５・６）。この段階において，オキサリプラチンの量が減少しないのは，平衡状態に達したからであり，オキサリプラチンの分解により生成された解離シュウ酸の存在が，不純物であるジアクオＤＡＣＨプラチンやこれから生成されたジアクオＤＡＣＨプラチン二量体の生成を防止し又は遅延させているとは評価できない。
前記②の段階にあるオキサリプラチン水溶液から，解離シュウ酸の一部を取り除けば，ル・シャトリエの原理（化学反応が平衡状態にあるとき，濃度，圧力，温度などの条件を変化させると，その変化をやわらげる方向に反応が進み，新しい平衡状態になること。乙５）によって，シュウ酸の量を増加させる方向，すなわち，オキサリプラチンが分解してジアクオＤＡＣＨプラチンとシュウ酸が生成される方向の反応が進行し，新たな平衡状態に至ると考えられるが，この新たな平衡状態に至るまでの段階は，前記①の段階と同様，水溶液中のオキサリプラチンの量は減少し，ジアクオＤＡＣＨプラチン及びこれの一部から生成されたジアクオＤＡＣＨプラチン二量体並びにシュウ酸の量は増加していき，新たな平衡状態に至れば，前記②の段階と同様，水溶液中のオキサリプラチン及びシュウ酸の量（濃度）は，いずれも一定の値になり，不変となる。平衡状態にあるオキサリプラチン水溶液から，解離シュウ酸の一部を取り除けば，オキサリプラチン水溶液中のオキサリプラチンが更に分解して減少するという事実は，解離シュウ酸が，オキサリプラチン水溶液中におけるオキサリプラチンの分解とジアクオＤＡＣＨプラチン及びシュウ酸の反応の平衡状態を構成する要素の一つであることを示しているにすぎず，これをもって，オキサリプラチンの分解により生成された解離シュウ酸の存在が，不純物であるジアクオＤＡＣＨプラチン等の生成を防止し又は遅延させているとは評価できない。以上のとおり，解離シュウ酸の存在は，オキサリプラチンの分解の結果生じるものであって，不純物の生成を防止し又は遅延させているとは評価できない以上，解離シュウ酸を，オキサリプラチンの分解を防止し又は遅延させ，不純物の生成を防止し又は遅延させるものということはできない。
⑵「剤」の意義について
本件発明の「緩衝剤」は，「酸性または塩基性剤」と定義されている（本件明細書の段落【００２２】）が，広辞苑第六版によると，「剤」とは「各種の薬を調合すること。また，その薬。」を意味するから，「酸性または塩基性剤」は，「各種の薬を調合した薬であって，酸性又は塩基性であるもの」を意味すると考えることが自然である。そして，解離シュウ酸は，オキサリプラチンの分解によって自然に生成されるものであって，薬として調合することが想定し難いから，本件発明の「緩衝剤」には当たらず，本件発明の「緩衝剤」は，添加したものに限られると考えるのが自然である。
３「シュウ酸またはそのアルカリ金属塩」の意義
本件発明の「緩衝剤」として「シュウ酸のアルカリ金属塩」を選択した場合を考えると，この場合，オキサリプラチン水溶液中には，オキサリプラチンが分解して生じた解離シュウ酸と「シュウ酸のアルカリ金属塩」が同時に存在するところ，オキサリプラチンが分解して生じた解離シュウ酸は「シュウ酸のアルカリ金属塩」に該当しないことが明らかであるから，緩衝剤は，オキサリプラチン水溶液に添加される「シュウ酸のアルカリ金属塩」を指すと解するほかない。そうすると，「シュウ酸のアルカリ金属塩」と並列に記載されている「シュウ酸」についても，オキサリプラチンが分解して生じた解離シュウ酸を除き，オキサリプラチン水溶液に添加されるシュウ酸を意味すると解することが自然である。これに対して，控訴人は，電離により生じたシュウ酸イオンも「シュウ酸またはそのアルカリ金属塩」に含まれ，請求項１が「シュウ酸」と「そのアルカリ金属塩」を書き分けているのは，本件発明がシュウ酸のアルカリ金属塩を外部から加える態様もその技術的範囲に含んでいるからであると主張するが，上記のとおり「シュウ酸のアルカリ金属塩」が外部から添加されるものと解される以上，これと並列して記載されている「シュウ酸」についても同様と解するのが自然である。
４「包含」の意義
控訴人は，請求項１には，「緩衝剤・・・を包含する安定オキサリプラチン溶液組成物」と記載されているところ，「包含」とは，「包み込み，中に含んでいること」を意味するので，本件発明の「緩衝剤」は，オキサリプラチン溶液組成物に含まれる全ての緩衝剤を意味し，その中には解離シュウ酸も含まれると主張する。しかし，「包含」という文言の意味を控訴人の主張するとおりに解するとしても，「緩衝剤を包含する安定オキサリプラチン溶液組成物」とは，「緩衝剤を包み込み，中に含む安定オキサリプラチン溶液組成物」を意味するにすぎず，これによって，当該組成物中の「緩衝剤」の由来について，添加されたものに限るか否かの解釈が当然に定まるものではなく，本件発明の「緩衝剤」を外部から添加されたものに限るとの解釈をとることが，上記文言と矛盾することにはならない。同様に，「緩衝剤」は添加されたものに限るとの解釈をとったとしても，「緩衝剤の量」という文言を添加された緩衝剤の量を意味すると解釈することが，控訴人指摘の請求項１の文言と矛盾するとはいえない。
したがって，請求項１が「包含」という表現を用いていることをもって，本件発明の「緩衝剤」に解離シュウ酸が含まれることを示しているということはできない。
また，控訴人は，本件特許の特許請求の範囲においては，「包含」と「付加」（請求項１０），「混合」（請求項１１～１４）とを意識的に書き分けていると主張する。しかし，請求項１０は，「オキサリプラチンの溶液の安定化方法」，請求項１１～１４は，請求項１～９のいずれかの組成物の「製造方法」であって，「付加」との記載は，緩衝剤を水性溶液に付加すること，「混合」との記載は，緩衝剤を，担体及びオキサリプラチン，又は，担体のみと混合すること，という構成要件に含まれているのに対し，本件発明における「包含」との記載は，組成物を構成する物を記載したものであるから，「付加」及び「混合」は，外部からの添加を意味し，「包含」は，外部からの添加を必ずしも意味しないものとして，意識的に書き分けられたものとは，評価できない。


５緩衝剤の量の特定に関する記載について
控訴人は，請求項１に「緩衝剤の量が・・・の範囲のモル濃度」（構成要件Ｇ），と記載され，本件明細書の段落【００２３】に「緩衝剤は，・・・の範囲のモル濃度で存在するのが便利」と記載されているように，緩衝剤の量は，溶液組成物中の濃度として特定されているのであるから，溶液組成物中に存在するかどうかが重要であり，オキサリプラチン溶液組成物中の添加シュウ酸と解離シュウ酸が同一の作用効果を有する以上，両者を区別すべきではないと主張する。しかし，解離シュウ酸が，オキサリプラチンの分解を防止し又は遅延させ，不純物の生成を防止し又は遅延させるものということはできないことは，前記判示のとおりであり，添加シュウ酸と解離シュウ酸とがオキサリプラチン溶液組成物中において同一の作用効果を奏するということはできない。
また，本件発明において「緩衝剤」が組成物中に「存在する」とは，「緩衝剤」が組成物に「包含」されるということと同義であり，これによって，当該組成物中の「緩衝剤」の由来について，添加されたものに限るか否かの解釈が当然に定まるものではなく，本件発明の「緩衝剤」を外部から添加されたものに限るとの解釈をとることが，上記の請求項１及び本件明細書の段落【００２３】の文言と矛盾するということにはならない。
６本件明細書に掲げられた実施例について
次に，本件明細書に掲げられた各実施例について検討する。⑴控訴人は，実施例１８（ｂ）は，シュウ酸が添加されない場合の実施例であると主張し，①本件明細書の段落【００５０】に「実施例１８」と記載されていること，②溶液中の不純物から推計される解離シュウ酸の量を加えると，実施例１８（ｂ）の溶液中のシュウ酸は，構成要件Ｇ（ａ）の範囲内に含まれること，③実施例１８（ｂ）とほぼ同様の効果を示している実施例１及び８は，実施例であること，④他の実施例においても，添加シュウ酸又は添加されたシュウ酸ナトリウムのモル濃度は，本件明細書の段落【００２３】に記載されたモル濃度の数値より小さくなっているが，これは，解離されたシュウ酸の濃度が考慮されているからであることを主張する。
⑵確かに，本件明細書の段落【００５０】には「実施例１８」との記載はあるが，他方で，本件明細書における実施例１８(ｂ)に関する記載をみると，「比較のために，例えば豪州国特許出願第２９８９６／９５号（１９９６年３月７日公開）に記載されているような水性オキサリプラチン組成物を，以下のように調製した」（段落【００５０】前段）と記載され，また，実施例１８の安定性試験の結果を示すに当たっては，「比較例１８の安定性」との表題が付された上で，実施例１８（ｂ）については「非緩衝化オキサリプラチン溶液組成物」と表現されている（段落【００７３】）。そして，豪州国特許出願第２９８９６／９５号（１９９６年３月７日公開）は，乙４発明に対応する豪州国特許であり，同特許は水性オキサリプラチン組成物に係る発明であって，本件明細書で従来技術として挙げられるもの（段落【００１０】）にほかならない。
上記各記載を総合すると，実施例１８（ｂ）は，「実施例」という用語が用いられているものの，その実質は本件発明の実施例ではなく，本件発明と比較するために，「非緩衝化オキサリプラチン溶液組成物」，すなわち，緩衝剤が用いられていない従来既知の水性オキサリプラチン組成物を調製したものであると認めるのが相当である。
また，本件明細書をみると，乙４発明と実質的に同一であると推認される実施例１８（ｂ）において生成される不純物の量と比較して，シュウ酸を添加した実施例（ただし，実施例１及び８を除く。なお，実施例１及び８は，後記のとおり，本件発明の技術的範囲に含まれる実施例ではない。）において生成される不純物の量は有意に少ないことが示されている（本件明細書の【表８】～【表１４】）。そうすると，実施例１８（ｂ）は，本件発明の実施例ではなく，比較例として記載されているというべきである。
⑶実施例１及び８は，添加シュウ酸又は添加されたシュウ酸ナトリウムのモル濃度が構成要件Ｇに係るモル濃度の数値の範囲外であり（甲２），本件発明の実施例ではないというべきである。
すなわち，実施例１及び８において添加された緩衝剤のモル濃度は，いずれも「０．００００１Ｍ」(１☓１０－５Ｍ)である（本件明細書の【表１】，【表２】，【表８】，【表９】）ところ，本件発明に係る特許出願時，本件特許請求の範囲請求項１は，「オキサリプラチン，有効安定化量の緩衝剤および製薬上許容可能な担体を包含する安定オキサリプラチン溶液組成物。」というものであって（乙２５の１），その後の補正等の経過の中で，製薬上許容可能な担体が水であり，緩衝剤がシュウ酸又はそのアルカリ金属塩であり，しかも，その緩衝剤の量が構成要件Ｇのとおりの範囲のモル濃度であるとの限定がされ，本件発明に係る特許が登録されたものであると認められる。実施例１及び８は，当初の本件特許請求の範囲請求項１に係る発明においては数値限定がなかったために実施例であったが，前記補正により「５☓１０－５Ｍ」以上との数値限定がされたため，構成要件Ｇを満たさないものとして，本件発明の実施例から除外されたものと認められる。このように，実施例１及び８は，本件発明の実施例であるとは認められないのであるから，実施例１及び８と実施例１８（ｂ）における不純物の量に有意な差がないとしても何ら不自然ではない。
⑷本件明細書に記載された実施例１～１７には，シュウ酸又はシュウ酸ナトリウムが添加されていることが明記され，添加シュウ酸又は添加されたシュウ酸ナトリウムのモル濃度のみが数値として記載されており（【表８】～【表１３】），解離シュウ酸のモル濃度の測定値も推定値も記載されていない。本件発明の構成要件Ｇに係るモル濃度の数値は，本件発明に係る特許出願時の請求項５のモル濃度の数値から「約」を除いたものであり，本件明細書には，前記特許出願時から【表８】～【表１３】の記載がある（乙２５の１）から，当業者は，この構成要件Ｇに係るモル濃度の数値は，本件明細書に記載されている添加シュウ酸又は添加されたシュウ酸ナトリウムのモル濃度の数値と理解するのであって，解離シュウ酸のモル濃度の推定値を足し合わせた数値が，前記の構成要件Ｇに係るモル濃度とされていると理解するとは考えられない。


平成２５年（ワ）第５７１４号損害賠償等請求事件
判          決
東京都足立区〈以下略〉
原         告     株式会   社ハー   トウィ   ング
東京都足立区〈以下略〉
原        告     Ａ
両名訴訟代理人弁護士     羽    根    一    成同             橋    本    一    成
東京都渋谷区〈以下略〉
被        告     株式会社石井式国語教育研究会同訴訟代理人弁護士     鴨    田    哲    郎同             三    枝        充同             早    田    由布    子
主          文
１原告らの請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告らの負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
１被告は，原告株式会社ハートウィング（以下「原告会社」という。）に対し，３２１４万２１８４円及びこれに対する平成２５年３月１５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２被告は，原告Ａに対し，５５０万円及びこれに対する平成２５年３月１５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１本件は，原告Ａが，被告による虚偽内容の文書の送付によって同原告の名誉が毀損されたと主張して，被告に対し，名誉毀損の不法行為に基づく損害賠償金及びこれに対する不法行為の後の日（訴状送達日の翌日）である平成２５年３月１５日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに，原告会社が，虚偽内容の文書を送付した被告の行為が名誉毀損の不法行為又は不正競争防止法（以下「不競法」という。）２条１項１４号の不正競争に当たり，また，文書送付によって原告会社の顧客を奪取した被告の行為が不法行為に当たると主張して，被告に対し，不法行為又は不競法４条に基づく損害賠償金及びこれに対する不法行為又は不正競争の後の日である前同日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
２前提事実（証拠等〈略〉を掲げていない事実は当事者間に争いがない。）
(1)当事者
ア原告会社は，平成１６年に設立され，幼稚園や保育園の体育指導・課外教室，園経営コンサルティング・講演・講習・研究活動，石井式漢字教育など，主として幼児教育に関する事業を営む会社である。原告会社は，平成２４年６月２５日頃から，東京都渋谷区恵比寿南所在のビルで，幼児能力開発教室を運営している。
イ原告Ａは，学校法人＊＊学園の理事長及び＊＊幼稚園の園長を務める者である。原告Ａは，平成１６年頃から平成２４年６月２４日までは被告の代表取締役でもあった。
ウ被告は，昭和５８年５月７日に設立された，学習教室の経営，出版事業，教育教材・教具等の製造・販売等を行う会社である。
被告は，石井式漢字教育法に関連する事業を展開し，幼稚園や保育園に対して絵本等の教育教材を販売したり，課外教室を提供したりするほか，平成２４年６月までは東京都渋谷区恵比寿南所在のビルに事務所を置き，同所で石井式幼児能力開発教室を運営しており（以下，この事務所及び教室をそれぞれ「恵比寿南の事務所」，「恵比寿南の教室」ということがある。），同月以降は同区恵比寿西所在のビルに事務所を置き，同様の能力開発教室を運営している（以下，この教室を「被告新教室」という。）。
(2)石井式漢字教育
ア石井式漢字教育法
石井式漢字教育法は，教育学博士・故Ｚが長年の実践を通して提唱してきた教育法（子供たちが漢字仮名交じりの絵本に親しみ，表現豊かな絵本読み，テンポの良い読みカードやゲーム感覚の指導を楽しく受けているうちに，語彙を増やし言葉を正しく理解できるようになるというもの）であり，カリキュラムとして導入している幼稚園や保育園が，全国に６００園ほどある。
イ特定非営利活動法人日本漢字教育振興協會
特定非営利活動法人日本漢字教育振興協會（以下「振興協會」という。）は，石井式漢字教育法を広めるために，平成１５年９月９日に認可設立された特定非営利活動法人である。
(3)被告経営陣の交代
平成２４年６月２４日，被告の臨時株主総会が開催され，それまで被告の代表取締役であった原告Ａ，取締役であったＣ及びＤがいずれも辞任し，代わりに，Ｅ，Ｆ及びＧが取締役に選任され，このうちＥが被告の代表取締役に就任した。
(4)被告による書簡の送付等
ア被告は，平成２４年６月２９日付けで，石井式漢字教育法をカリキュラムとして導入するなど，被告と取引のあった幼稚園や保育園に対して，「『株式会社ハートウイング』の書簡について重要なお知らせ」と題する文書（以下「本件文書１」という。）を送付した。
本件文書１には，原告会社が，振興協會からの委託を受けて，被告に代わって石井式漢字教育の業務を行う旨を記した手紙を幼稚園や保育園に対して送っているが，その内容が事実無根であるとの趣旨の記載のほか，「『株式会社ハートウイング』は，弊社の元社員が関係している会社ですが，当社とは何の関係も取引もございません。６月末に退職した者（元取締役員と従業員数名）が幼稚園，保育園の皆様に手紙を出して混乱させております。」「この『株式会社ハートウイングは，弊社運営の恵比寿能力開発教室の生徒や幼稚園と弊社の共同運営の課外教室（青い鳥倶楽部）の保護者にも同様の手紙と授業料振込通知を送りました。この手紙を信じた保護者の方は『株式会社ハートウイング』に６月分の授業料を振り込んでしまったとの被害報告を受けております。（現在，この事は振込詐欺罪になるかどうか，弊社弁護士と法的処置をどうとるか相談しております。）」との記載がある。
イ被告は，平成２４年７月２８日付けで，前記幼稚園や保育園に対して，「『株式会社ハートウイング』の書簡について重要なお知らせ」と題する文書（以下「本件文書２」という。）を送付した。
本件文書２には，原告会社が，幼稚園及び保育園や課外教室の保護者に対して，被告に代わって漢字絵本の取扱い及び課外教室の運営を行うために，その絵本代金や授業料の振込先が原告会社の口座に変わったとの通知をしているが，その内容が事実に反しているとの趣旨の記載のほか，「『株式会社ハートウイング』は，去る６月２４日に弊社を辞任に至った取締役ならびに，彼らに従って退職した従業員が名乗る会社です。その者たちは上記のような手紙を送るのみならず，株式会社石井式国語教育研究会の財産や事務所までも不法に占拠横領している状況で，被害総額は数千万円になっております。」との記載がある。


ウ被告は，平成２４年９月１３日付けで，前記幼稚園や保育園に対して，被告名義の文章と「石井式漢字教育絵本『青い鳥文庫』著作権者代表Ｈ」名義の文章を併記した文書（以下「本件文書３」という。）を送付した。本件文書３には，被告名義の文章として，「このたび，株式会社ハートウィングより，皆様に対し，当社が製作している石井式漢字教育絵本を，株式会社ハートウィングが当社に代わって販売・配本するとの通知があったことと聞き及んでおります。しかし，これらの絵本につきましては，その著作権者であるＨ氏らが著作権を有しており，第三者が著作者に無断で販売・配本することは，著作権法に反し，許されません。このことは，裁判所の判決（東京地方裁判所平成２４年３月２４日）において確認されております。」などの記載がある。また，この被告名義の文章の下には，Ｈ名義の文章として，「我々著作権者としましても，上記の事態を重くとらえております。我々は，株式会社石井式国語教育研究会の前代表取締役であるＡ氏がおこなった著作権法違反行為に対して訴訟を提起し，裁判所の判決において我々の主張が認められました。・・・我々著作権者は，著作権侵害についての上記裁判所の判定以後に，株式会社石井式国語教育研究会の前代表取締役Ａ氏及び前取締役Ｃ氏及び，株式会社ハートウィングの代表取締役Ｂ氏が，同判定に基づく強制執行を免れる目的で行った一連の行為が，刑法第９６条の２の『強制執行妨害』に当たると判断し，平成２４年９月３日に，Ａ，Ｃ，Ｂの三人を，警視庁に刑事告発したこともお知らせいたします。」などの記載がある。
エ被告は，本件文書３とともに，「お知らせ」と題する文書（以下「本件文書４」という。）を送付して，被告の新しい住所及び電話番号等を通知した。
本件文書４には，「なお上記の様に，前取締役を刑事告発にまで及ばざるを得なかった事は大変遺憾に思っております。」との記載がある。オ被告は，平成２４年６月２８日付けで，恵比寿南の教室に通っていた生徒及び保護者に対して，「石井式国語教育研究会能力開発教室生徒・保護者のみなさまへ」と題する文書（以下「本件文書５」という。）を送付した。
本件文書５には，被告新教室の所在地のほか，「新経営陣の発足に伴い，石井式国語教育研究会能力開発教室では，より通学しやすい場所に教室を移転させていただくことになりました。」と記載されている。
３争点
(1)原告Ａの請求につき
ア本件文書１ないし４による名誉毀損の不法行為の成否
(ｱ)社会的評価の低下の有無
(ｲ)違法性及び故意・過失の有無
イ損害発生の有無及びその額
(2)原告会社の請求につき
ア本件文書１及び２による名誉毀損の不法行為の成否
(ｱ)社会的評価の低下の有無
(ｲ)違法性及び故意・過失の有無
イ本件文書１及び２の送付が不競法２条１項１４号の不正競争に当たるか
否か
ウ本件文書５による顧客奪取の不法行為の成否
エ損害発生の有無及びその額
第３争点に関する当事者の主張
１争点(1)ア（原告Ａ関係－本件文書１ないし４による名誉毀損の不法行為の成否）について
〔原告Ａの主張〕
(1)社会的評価の低下の有無（争点(1)ア(ｱ)）についてア被告は，原告Ａを罪人扱いし，それを幼児教育業界に広く喧伝する内容の本件文書１ないし４を，９４の幼稚園や保育園に対して送付し，原告Ａの社会的評価を低下させて，その名誉を毀損した。
イ本件文書１の「現在，この事は振込詐欺罪になるかどうか，弊社弁護士と法的処置をどうとるか相談しております。」との記載は，あたかも原告らが「振込詐欺罪」を犯している犯罪者であるかのように印象付け，その社会的評価を低下させる。
ウ本件文書２の「その者たちは・・・，株式会社石井式国語教育研究会の財産や事務所までも不法に占拠横領している状況で，被害総額は数千万円になっております。」との記載は，原告らが横領罪を犯している犯罪者であるかのように印象付け，その社会的評価を低下させる。エ本件文書３の「我々著作権者は，著作権侵害についての上記裁判所の判定以後に，株式会社石井式国語教育研究会の前代表取締役Ａ氏・・・が，同判定に基づく強制執行を免れる目的で行った一連の行為が，刑法第９６条の２の『強制執行妨害』に当たると判断し，平成２４年９月３日に，Ａ，・・・を，警視庁に刑事告発した」との記載は，原告Ａが強制執行妨害罪を犯している犯罪者と印象付け，その社会的評価を低下させる。オ本件文書４の「なお上記の様に，前取締役を刑事告発にまで及ばざるを得なかった」との記載は，原告Ａが犯罪者であると印象付け，その社会的評価を低下させる。
(2)違法性及び故意・過失の有無（争点(1)ア(ｲ)）について
ア公共の利害，公益目的及び公正な論評につき
本件文書１ないし４は，被告の原告会社に対する取引競争（顧客奪取）において，原告らの業務を妨害する一連の過程で送付されたものであり，被告には，原告Ａに対する私怨こそあれ，公益を図る目的はなかった。取引競争（顧客奪取）において原告らを犯罪者に仕立て上げることは，被告の関心事であり，幼稚園や保育園の正当な関心事ではない。また，保護者による授業料の振込みに関する事実は，幼稚園や保育園には関係がない。
被告が公共の利害及び公益目的について主張する点は，本件文書１ないし４を送付した一般的な事情にすぎず，それらの文書に殊更に「振込詐欺罪」「不法に占拠横領」「強制執行妨害」「刑事告発」などと記載して，原告らを犯罪者扱いすることには，何ら公共性及び公益性がない。そして，これらの記載は，誹謗中傷の類であり，必要性もないのに原告らを犯罪者扱いするものであるから，意見ないし論評としての域を逸脱した，相当性を欠くものである。
イ真実性又は真実相当性につき
(ｱ)本件文書１
被告は振興協會からの経営委託を受けて恵比寿南の教室を運営していたのであるから，振興協會が被告への経営委託を解除し，原告会社に経営委託したことにより，同教室の生徒は，被告の顧客ではなく，原告会社の顧客となった。したがって，生徒は授業料を原告会社に支払うべきであるから，原告会社がその案内をすることが，「振込詐欺」になることはない。
(ｲ)本件文書２


原告会社は，振興協會から能力開発教室の経営委託を受け，商品や備品を含む教室の引渡しを受けたのであるから，「不法に占拠横領」した事実はない。また，被告の被害総額が数千万円であることの根拠はない。
(ｳ)本件文書３及び４
振興協會からの経営委託の解除を受けて，当時被告代表者であった原告Ａは，不要となった絵本を不良在庫として適正対価以上の金額で原告会社に売却し，原告会社は実際に代金を支払ったのであるから，それが「強制執行妨害」に当たる余地はない。なお，上記売買の対象には，絵本の著作権者らが申し立てた仮処分命令申立事件における決定によって販売等が差し止められていた絵本は含まれていなかった。また，告発状が受理されたのは平成２５年３月１４日であるから，平成２４年９月当時に刑事告発された事実はない。
〔被告の主張〕
(1)社会的評価の低下の有無（争点(1)ア(ｱ)）についてア被告が，原告らの主張する９４の幼稚園や保育園のうち一部に対して，本件文書１ないし４を送付したことは認めるが，それらが名誉毀損に当たるとの主張は争う。
被告は，平成２４年６月２４日の株主総会における経営陣の交代後，従来からの取引先である幼稚園や保育園を訪問して，事情を報告したが，全ての取引先を訪問できなかったため，訪問できなかった取引先の一部に対して，その後，上記各文書を送付した。
イ本件文書１の記載は，原告会社が，幼稚園及び保育園や石井式能力開発教室の生徒の保護者に対し，原告会社が被告に代わって石井式能力開発教室の運営を行うこととなり，授業料の振込先も原告会社名義の銀行口座に変更された旨の通知を行ったことを前提として，被告が，この原告会社の行為について，振り込め詐欺に類する犯罪ではないかとの疑いを表明したものであり，法的見解の表明として論評に当たる。また，弁護士に相談しているとの事実は，原告らの社会的評価を低下させるものではない。ウ本件文書２の記載は，被告が従前能力開発教室又は事務所として使用していた賃貸物件が，原告Ａによる賃借人たる地位の譲渡や解除によって使用できなくなったこと，被告の備品や商品（絵本）等の財産が，原告Ａによって原告会社に売却されて使用できなくなったこと，その備品や商品等の価額が原告Ａの評価によっても約１６６４万円に及ぶものであり，しかも，被告が従来の賃貸物件を使用できなくなり，新たな賃貸物件を用意するために支出を余儀なくされたことを前提に，原告らの行為につき「不法な占拠横領」であるとの法的評価を加えたものであり，「被害総額」に関する部分は，不法な占拠横領によって生じた損害を評価しているものであり，論評に該当する。
エ本件文書３及び４は，Ｈらを原告として著作権侵害を理由とする絵本の印刷，出版，販売及び頒布の差止め並びに損害賠償を求めた訴訟について，Ｈらの主張を認容する判決がされた後に，原告Ａが原告会社に対して被告の在庫絵本を譲渡して引き渡したことを前提として，原告Ａらの行為が強制執行妨害に当たるという著作権者Ｈの法的見解について，被告も賛意を示して，Ｈ名義の文章を含んだ本件文書３を送付し，また，同様に，Ｈの法的見解について賛意を示す趣旨で本件文書４を送付したものであって，いずれも，法的見解の表明として論評に当たる。
(2)違法性及び故意・過失の有無（争点(1)ア(ｲ)）についてア問題となる表現が意見・論評である場合，①その前提としている事実が重要な部分において真実であることの証明があるか，又は真実と信じるについて相当の理由があること，②論評が公共の利害に関する事実に関すること，③論評の目的が専ら公益を図るものであること，④人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでないこと，との４要件が満たされれば，名誉毀損の不法行為責任は免責される。イ公共の利害，公益目的及び論評の域を逸脱しないこと被告は，原告会社が被告の顧客らに対して送付した振込口座変更の通知や被告に代わり原告会社が絵本の販売・配本を行うとの通知について，保護者らから複数の問い合わせを受け，しかも，これに従って実際に振り込んでしまった者もいたため，原告会社の虚偽の通知について注意を喚起して被害拡大を防いだり，絵本の著作権者と原告会社の関係を説明して原告会社の行為に関与しないよう注意喚起したりするために，本件文書１ないし４を送付したのであり，専ら公益を図る目的に出たものである。そして，本件文章１ないし４の記述は，いずれも犯罪行為や不法行為に関わることについて，上記の事情の下で記載されたものであるから，社会，公衆の正当な関心事に関するものであり，公共の利害に関する事実である。また，本件文書１ないし４は，「振込詐欺罪である」などと断定的な表現を用いたものではないし，原告らに対する人格攻撃に及んだものではないから，論評としての域を逸脱したものではない。
ウ真実性又は真実相当性につき
(ｱ)本件文書１
被告は，教室の生徒の保護者らから，原告会社が被告に代わって石井式漢字教育の業務を行うので授業料を原告会社に支払うよう指示するよう記載された文書が原告会社から届いた旨の連絡を受け，中には実際に原告会社の口座に授業料を振り込んだ保護者らもいた。よって，被告が論評の前提とした事実について，真実又は真実と信じるにつき相当な理由がある。
なお，被告が，振興協會からの委託で能力開発教室事業を実施していたという事実はなく，能力開発教室の生徒らが授業料の支払義務を負う相手は，被告であって，原告会社ではない。
(ｲ)本件文書２
被告が恵比寿南で運営していた能力開発教室の事業主体は，被告であり，振興協會の原告会社に対する経営委託は無効であるから，原告会社が被告から商品，備品，事務所等の引渡しを受けたことは，根拠がなく違法である。また，原告Ａが被告の代表者としてした商品，備品，事務所などの譲渡は，株主総会の決議を経ずにされた事業譲渡の一環であり，また，被告の資産をもぬけの殻として悪意により被告の経営の継続を困難にするものであって，忠実義務及び善管注意義務に違反するから，違法である。
そして，被告が論評の前提とした事実は，いずれも真実であるか，又は真実であると信じるにつき相当な理由がある。
(ｳ)本件文書３及び４
著作権侵害訴訟において絵本の印刷，出版，販売及び頒布の差止め並びに損害賠償を認容する判決がされたこと，同判決の言渡し後に原告Ａが被告の絵本を原告会社に売却したことはいずれも真実である。なお，Ｈらは，平成２４年９月３日，原告Ａ及び原告会社代表者Ｂらを強制執行妨害罪で警視庁に告発し，同告発状は，平成２５年３月１４日に正式に受理されている。


２争点(1)イ（原告Ａ関係－損害発生の有無及びその額）について
〔原告Ａの主張〕
本件文書１ないし４による被告の名誉毀損行為により，原告Ａは多大な精神的苦痛を受けており，これを慰謝するに足りる額は５００万円を下らない。また，原告Ａは，本件訴訟の提起，追行を弁護士に委任しており，その弁護士費用のうち，上記慰謝料額の１割に相当する５０万円は，被告の不法行為と相当因果関係のある損害である。
よって，被告は原告Ａに対し，５５０万円の損害賠償義務を負う。
〔被告の主張〕
否認ないし争う。
３争点(2)ア（原告会社関係－本件文書１及び２による名誉毀損の不法行為の成否）について
〔原告会社の主張〕
(1)社会的評価の低下の有無（争点(2)ア(ｱ)）について前記１〔原告Ａの主張〕(1)アないしウのとおり，被告は，９４の幼稚園や保育園に対して，原告らを罪人扱いし，それを幼児教育業界に広く喧伝する内容の本件文書１及び２を送付して，原告会社の社会的評価を低下させ，その名誉を毀損した。
(2)違法性及び故意・過失の有無（争点(2)ア(ｲ)）について前記１〔原告Ａの主張〕(2)のとおり，被告の名誉毀損行為について，違法性や故意・過失が阻却されることはない。
〔被告の主張〕
(1)社会的評価の低下の有無（争点(2)ア(ｱ)）について前記１〔被告の主張〕(1)アないしウのとおり，被告が原告らの主張する９４の幼稚園や保育園のうちの一部に対して，本件文書１及び２を送付したことは認めるが，それらが名誉毀損に当たるとの主張は争う。(2)違法性及び故意・過失の有無（争点(2)ア(ｲ)）について前記１〔被告の主張〕(2)のとおり，被告の行為には違法性又は故意・過失がない。
４争点(2)イ（原告会社関係－本件文書１及び２の送付が不競法２条１項１４号の不正競争に当たるか否か）について
〔原告会社の主張〕
被告が本件文書１及び２を幼稚園や保育園に送付したことは，競争関係にある原告会社の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し，又は流布する行為であり，不競法２条１項１４号の不正競争に該当する。
上記各文書の記載が虚偽であることは，前記１〔原告Ａの主張〕(2)イ(ｱ)及び(ｲ)に記載のとおりである。
〔被告の主張〕
被告が原告らの主張する９４の幼稚園や保育園のうちの一部に対して，本件文書１及び２を送付したことは認めるが，それらが原告会社に対する不正競争に当たるとの主張は争う。
５争点(2)ウ（原告会社関係－本件文書５による顧客奪取の不法行為の成否）に
ついて
〔原告会社の主張〕
被告は，本件文書５に，「新経営陣の発足に伴い，石井式国語教育研究会能力開発教室では，より通学しやすい場所に教室を移転させていただくことになりました。」との虚偽の記載をして，これを能力開発教室の生徒及び保護者に対して送付することにより，その生徒及び保護者をして，被告が別途新設した類似教室（被告新教室）が，原告会社の運営する能力開発教室と同一のものであると誤信させた。これは，原告会社の顧客を奪取する不法行為である。なお，被告は，振興協會から経営委託を受けて恵比寿南の教室を運営していたにすぎず，その経営委託が解除された後は，原告会社が振興協會から経営委託を受けて，同教室を運営していたのであるから，被告が別途新設した被告新教室は，従前の教室とは別のものであり，本件文書５の上記記載は，虚偽の事実の告知・流布である。
〔被告の主張〕
被告が能力開発教室の生徒及び保護者に対して，本件文書５を送付したことは認めるが，それが不法行為に当たるとの原告会社の主張は争う。恵比寿南の教室は，被告自身が運営していた教室であるから，その教室の生徒及び保護者に対して，同教室が移転した旨を通知することは，原告会社の顧客を奪取したとの評価を受けるものではない。
６争点(2)エ（原告会社関係－損害発生の有無及びその額）について
〔原告会社の主張〕
(1)名誉毀損又は不正競争に基づく損害
被告による本件文書１及び２に係る名誉毀損又は不正競争により，原告会社は多大な無形損害を被った。すなわち，幼児教育業界は信用第一であり，顧客対象も限られているところ，被告の行為により，原告会社の社会的，経済的信用が失墜させられ，原告会社の顧客から取引中止の申出を受けて顧客を喪失し，経営が破綻しかねない危機的状況になっている。これによる原告会社の損失は，１０００万円を下らない。
(2)顧客奪取に基づく損害
原告会社は，振興協會からの経営委託を受けて恵比寿南の能力開発教室を運営しているが，被告による顧客奪取の不法行為により，生徒が被告新教室に引き抜かれ，本来得られるべき授業料収入を得られなかった。ここで，原告が運営する能力開発教室の授業料収入と同教室を被告が運営していた時期の授業料収入との差額について，少なくとも当初の１年分（平成２４年８月から平成２５年７月まで）は，上記不法行為と相当因果関係のある原告会社の損害であるところ，その額は１９２２万０１６８円である。
(3)弁護士費用
原告会社は，本件訴訟の提起，追行を弁護士に委任しており，その弁護士費用のうち，前記(1)及び(2)の合計２９２２万０１６８円の１割に相当する２９２万２０１６円は，被告の不法行為又は不正競争と相当因果関係のある損害である。
(4)合計
よって，被告は原告会社に対し，３２１４万２１８４円の損害賠償義務を負う。
〔被告の主張〕
事実は全て不知ないし否認し，主張は争う。
第４当裁判所の判断
１認定事実
前記第２，２の前提事実並びに後掲各証拠〈略〉及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
(1)被告の設立及びその事業


ア被告は，昭和５８年５月７日に設立され，東京都渋谷区恵比寿で能力開発教室を開設し，幼稚園等における課外教室を運営し始めた。同能力開発教室は，遅くとも平成２年には，同区恵比寿南所在のビルにあった。イ平成２年頃，被告は，石井式漢字教育の絵本の製作・販売等を行っていた株式会社登龍館（以下「登龍館」という。）と業務提携し，平成３年１月には，登龍館との間で営業譲渡等に関する契約を締結して，登龍館に対して能力開発教室などの営業を譲渡する代わりに，その対価として登龍館の株式を取得した。同営業譲渡により，恵比寿南の教室は，登龍館が経営することとなった。
しかし，平成１４年頃から被告と登龍館の関係が悪化し，平成１５年７月，被告が登龍館に対して訴訟（当庁平成１５年（ワ）第２０４２９号）を提起したものの，被告及び登龍館は，その後の平成１６年９月６日，裁判上の和解に至り，そこで，両社間の平成３年１月２７日締結の営業譲渡等に関する契約を合意解除すること，被告が保有する登龍館の株式を登龍館に有償譲渡すること，登龍館は恵比寿南の教室の賃借権を被告に譲渡してその運営から撤退し，以後被告が同教室を運営することなどが合意された。
被告は，同和解に基づいて，登龍館から恵比寿南の教室の引渡しを受け，そこに勤務していた登龍館の元従業員らを雇用し，平成１６年１１月から，同教室の運営を再開した。
ウ被告は，学習教室の経営，出版事業，教育教材・教具等の製造・販売等を行う会社であるところ，その主たる事業は，以下のとおり，能力開発教室事業，石井式漢字教育絵本の販売事業，幼稚園や保育園での課外教室事業である。
(ｱ)能力開発教室事業
能力開発教室事業は，２歳から小学校３年生程度までの生徒を対象に，教室において，石井式漢字教育法に従って日本語教育を行うものである。同事業における直接の契約当事者は，被告と能力開発教室に通う生徒の保護者である。
(ｲ)石井式漢字教育絵本の販売事業
石井式漢字教育絵本の販売事業は，全国の幼稚園や保育園に対し，石井式漢字教育絵本を販売するものである。絵本を購入した幼稚園や保育園は，その絵本を園児に配布し，当該幼稚園や保育園が主体となって，石井式漢字教育法に従って日本語教育を行っている。同事業における直接の契約当事者は，被告と石井式漢字教育絵本の販売先である幼稚園や保育園である。
(ｳ)幼稚園や保育園での課外教室事業
課外教室事業とは，幼稚園や保育園の開園時間終了後，被告が，幼稚園や保育園から教室を借り，当該教室に講師を派遣して，原則として当該幼稚園や保育園の園児を対象に，石井式漢字教育法に従って日本語教育を行うものである。同事業における直接の契約当事者は，被告と課外教室の生徒の保護者である。
(2)振興協會
振興協會は，平成１５年９月９日に認可設立された特定非営利活動法人であり，東京都渋谷区恵比寿南所在のビルに主たる事務所を置いている。振興協會の前身は，昭和４３年に発足した幼年国語教育会であり，同団体は，平成６年に日本漢字教育振興協會と改称し，石井式漢字教育法を広める活動や，幼稚園や保育園における漢字の指導，絵本・教材の監修，園の教諭への指導，全国漢字かるた大会などのイベントの開催などを行ってきた。原告Ａ及び原告会社代表者は，いずれも振興協會の理事を務めている。
(3)絵画の著作者らとの紛争
被告が販売していた絵本には，画家であるＨらが著作した絵画が挿絵として用いられていたところ，絵画の著作者であったＨを含む１４名の画家らは，平成２３年，被告に対し，被告がＨら著作者に無断で絵本を増刷し，販売しているとして，絵本の印刷，出版等の差止め及び損害賠償金の支払を求める訴訟（当庁平成２３年（ワ）第８２２８号出版差止等請求事件。以下「別件出版差止等請求事件」という。）を提起するとともに，同事件を本案とする仮処分命令申立て（当庁平成２３年（ヨ）第２２０１２号）をしたところ，同仮処分命令申立事件において，裁判所は，平成２３年５月１２日，Ｈら著作者の申立てを認めて，被告に対して絵本の印刷，出版，販売及び頒布を仮に禁ずる旨の決定（以下「別件出版禁止等仮処分決定」という。）をした。その後，裁判所は，平成２４年３月２９日に，本案である別件出版差止等請求事件においても，Ｈら著作者の主張を認めて，被告に対し，絵本の印刷，出版等の差止め及び損害賠償金の支払を命じる判決（損害賠償金の支払に係る部分については仮執行宣言付き。）を言い渡した。
(4)被告内部の対立と経営陣の交代
ア原告Ａは，被告の設立当初からその経営に携わってきており，平成１６年には，その代表取締役に就任していた。
平成２２年３月頃，原告Ａは，原告会社代表者であるＢを，被告の社長代行に就任させ，定期会議における原告Ａからの伝達事項の伝令やその結果の報告，新規顧客の開拓，振興協會との連絡調整などの職務に当たらせた。
イ平成２２年３月，当時被告の代表者であった原告Ａは，被告の従業員であったＩ対して，３０日後に解雇する旨の予告をし，また，同年５月，当時社長室長の肩書きで被告の業務に携わっていたＪに対して，被告事務所への出入りを禁じ，同人が被告と無関係である旨を通告した。Ｉ及びＪは，平成２３年４月に，被告に対して，労働契約上の地位の保全及び賃金仮払を求める仮処分命令申立て（当庁平成２３年（ヨ）第２１０６８号地位保全等仮処分命令申立事件）を行い，裁判所は，同年８月２４日，被告に対して，Ｉ及びＪへの賃金の仮払を命じる決定をした。被告は，同決定のうちＩに係る部分に対して，保全異議（当庁平成２３年（モ）第４００３４号保全異議申立事件）を申し立てたが，裁判所は，同年１１月２１日，原決定を認可する旨の決定をした。しかし，同異議決定後も，被告が賃金の仮払を履行しなかったため，Ｉ及びＪは，同年１２月２１日，被告に対しては，労働契約上の地位の確認並びに賃金及び慰謝料等の支払を求め，また，当時被告の代表者であった原告Ａに対しては，不当解雇及び賃金仮払に係る仮処分決定に従わないことを理由として損害賠償を求める訴えを提起した（当庁平成２３年（ワ）第４１０２１号地位確認等請求事件）。


ウその後も，被告内部における原告Ａと同原告の経営に反対する者らとの対立は強まり，平成２４年６月２４日開催予定の臨時株主総会の議案として，原告Ａら取締役３名の解任に係る議案が提案されるに至った。同臨時株主総会の開催に先立って，原告Ａは，原告Ａ及び同原告の長男であるａがそれぞれ賃貸人として被告に賃貸し，被告が事務所及び倉庫として使用していた東京都足立区所在の２件の賃貸物件について，被告（当時の代表者は原告Ａ）に対し，同年６月２４日をもって各賃貸借契約を解約する旨の申し入れ書を作成した（なお，同申し入れ書には，作成日が「平成２４年４月２４日」と記載されているが，同日付は，原告Ａが実際の作成日よりも遡らせて記載したものである。）。
また，原告Ａは，同年５月２５日，被告の代表者として，恵比寿南の事務所及び教室の賃貸物件に係る賃貸借契約上の賃借人の地位を，敷金返還請求権も含めて，被告から振興協會に譲渡した。
さらに，原告Ａは，同月３１日，被告の代表者として，原告会社との間で，被告の商品である絵本や教育教材を，同年６月２０日付けで一括して１６４７万６８９３円で売却する旨の売買契約をした。なお，同売買契約に係る売買基本契約書には，対象商品の一部が販売禁止の差止訴訟の対象となっていることを考慮して売買代金額を算出する旨が明記された。上記売買代金は，同年６月２０日に，原告会社から被告の銀行預金口座に振込入金されたが，同日，同口座から１６５０万円が原告Ａの銀行預金口座に振込送金された。
原告Ａは，同年６月２０日，被告の代表者として，東京都足立区の上記事務所及び倉庫並びに恵比寿南の事務所及び教室に所在した被告の備品（机，椅子，書庫，教材・教具，事務用品，パソコン，冷蔵庫，電子レンジ，洗濯機，棚など）を，原告会社に１７万円で売却した。なお，上記パソコンには，被告の会計帳簿や顧客名簿等のデータが保存されていた。エ平成２４年６月２４日，被告の臨時株主総会が開催され，そこでは，当時代表取締役であった原告Ａ，取締役であったＣ及びＤを解任する旨の議案が決議されることとなっていたが，同日，原告Ａは，自ら代表取締役を退任するとともに取締役を辞任し，Ｃ及びＤも，取締役を辞任した。原告Ａは，同臨時株主総会に出席したが，上記のとおり被告の事務所や教室に所在した備品を売却したこと，被告の絵本等を売却したこと，恵比寿南の賃貸物件の賃借人の地位を振興協會に譲渡したこと等について何ら説明をしなかった。
辞任した原告Ａら３名に代わり，同日，Ｅ，Ｆ及びＧの３名が被告の取締役に就任し，このうちＥが代表取締役に選任された。同月２５日，原告Ａは，代理人弁護士を通じて，被告の新代表者のＥに対して，被告の印鑑，銀行預金通帳，借用書，議事録などの物品を引き渡した。この引継ぎの時点で，被告の預金口座にはほとんど残高がなく，そのほかにも被告には資産がない状態であった。また，同日，被告の新役員らが恵比寿南の事務所及び教室に赴いたところ，その権利が原告会社に移っているとの理由で立ち入りを拒まれた。
Ｅら新役員は，同日付けで，従前取引のあった幼稚園や保育園に対して，「株式会社石井式国語教育研究会新体制発足についてのご挨拶」と題する書面を送付し，同月２４日の臨時株主総会で原告Ａら旧役員が解任され，代わりにＥらが役員に就任したことを報告するとともに，石井式漢字教育と能力開発事業に取り組んでいくことを表明した。
(5)原告会社及び被告による各文書の送付等
ア原告Ａが恵比寿南の事務所及び教室の賃貸物件に係る賃借人の地位を振興協會に譲渡し，同事務所及び教室の備品等を原告会社に売却するなどしたために，平成２４年６月２５日以降，被告は，それまでの事務所や教室を使用することができず，急きょ，東京都渋谷区恵比寿西所在のビルの賃貸物件を教室兼事務所として賃借し，同月２８日頃から同所で能力開発教室（被告新教室）の運営を始めた。
また，当時被告には全く資産がなかったため，被告は，上記の教室兼事務所の賃借費用，絵本の印刷費用，従業員の給与，その他の運営費のために，役員や関係者から約１５００万円の借入れ・支援を受けなければならなかった。
イ一方，原告会社は，平成２４年６月２５日以降，それまで被告が恵比寿南の教室を運営していた賃貸物件で，能力開発教室を運営するようになった。そして，同日から同月末までの間に，従前被告と取引のあった幼稚園や保育園に対して，「平成２４年６月吉日」付けの「ご挨拶」と題する書面を送付した。同書面には，「この度，日本漢字教育振興協會より委託されておりました『石井式漢字教育』は株式会社石井式国語教育研究会に代わり，この６月２５日より株式会社ハートウィング石井式事業部が行うことになりました。・・・弊社に移行しましても従前の通り毎月の絵本の配本や研修会，能力開発教室（恵比寿），各園の課外教室（青い鳥倶楽部）の開催など，社員・講師も引き続き担当致しますのでどうぞご安心ください。」と記載されていた。