イ被告方法は構成要件Ｉ（後退させて待避）を充足するか（具体的には，構成要件Ｉに，ダイスの後退時にダイスと素材の接触が維持される構成が含まれるかが争われている。争点１－２）
⑵被告方法は，本件発明と均等なものとして，その技術的範囲に属するか（争点２）
ア第１要件（非本質的部分）を充足するか（争点２－１）イ第２要件（置換可能性）を充足するか（争点２－２）ウ第４要件（公知技術等）を充足するか（争点２－３）エ第５要件（意識的除外等）を充足するか（争点２－４）⑶本件発明についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認め
られるか（争点３）
ア乙１０に基づく進歩性欠如は認められるか（争点３－１）イ乙１８に基づく進歩性欠如は認められるか（争点３－２）⑷被告製品の製造譲渡等の差止めは認められるか（争点４）
⑸原告が受けた損害の額（争点５）
第３争点に対する当事者の主張
１争点１（被告方法は，文言上，本件発明の技術的範囲に属するか）⑴争点１－１（被告方法は構成要件Ｄ，Ｆ，Ｉを充足するか）
【原告の主張】
ア構成要件Ｄ，Ｆ，Ｉは，二つのダイスの一方は移動するが他方は移動しない構成（片送り）を排するものではない。その理由は次のとおりである。すなわち，二つのダイスの相互間の距離が近づきさえすれば，二つのダイスは素材に押し込まれ，素材は二つのダイスに挟まれて転造加工されることは技術常識であるから，構成要件Ｄの「押込み手段」が，二つのダイスの相互間の距離を近づければよいものであることは明らかである。
また，構成要件Ｆの「第１ステップ」は，構成要件Ｄの押込み手段により二つのダイスを押込み送りするものであるから，構成要件Ｆは，構成要件Ｄの押込み手段により二つのダイスの相互間の距離を近づけて二つのダイスが素材に押し込まれ，素材が二つのダイスに挟まれて転造加工されることを意味することは明らかである。さらに，構成要件Ｉも，構成要件Ｄの押込み手段により二つのダイスの後退，押込みを行うのであるから，当業者は，その「後退」について，二つのダイスの相互間の距離を遠ざけることの意と理解する。
これに対し，明細書は発明の実施形態の好ましい例を示すものにすぎず，ＣＮＣ転造機において二つのダイスの一方を移動させるもの（片送り）も，双方を移動させるもの（両送り）も，本件特許の出願日より前から当業者に知られていたから，本件明細書の段落【００３４】等の記載をもって，当業者が，二つのダイスの両方が移動する構成（両送り）に限定されると考えることはあり得ない。イ被告方法は，別紙被告方法説明書（原告）のとおり特定されるべきところ，同別紙記載ｄ，ｆ，ｉのとおり，二つのダイスの一方（右主軸ロールダイス）は移動するが他方（左主軸ロールダイス）は移動しない構成（片送り）を有しており，構成要件Ｄ，Ｆ，Ｉを充足する。
【被告らの主張】
ア本件構成要件Ｄ，Ｆ，Ｉには，一方のダイスが固定され片方のダイスのみが移動する片送りのものは含まれないと解される。その理由は次のとおりである。すなわち，構成要件Ｄ，Ｆの「前記ダイス」は「複数のダイス」（構成要件Ａ）であり，「互いに」は，「双方が同じことをするさま。また，同じ状態にあるさま。」を意味するから，まず，構成要件Ｆが，複数のダイスのいずれもが素材に接近する方向に向かって押込み手段によって押込み送りされることを特定事項としていることは明らかである。
また，構成要件Ｄでは，「前記ダイス」（複数のダイス）のいずれもが素材に向かって押し込む方向に移動するように動作する押込み手段が規定されており，この押込み手段により，「前記ダイス」（複数のダイス）は，いずれも他のダイスに接近するように移動することが規定されている。
さらに，構成要件Ｉでは，「前記ダイス」（複数のダイス）のいずれも押込み送り方向と逆方向に移動することが規定されている。
加えて，本件明細書の段落【００３４】等を参酌する限り，ワーク（工作物）の移動を伴うがゆえに中心軸線を一定位置に一致させられない実施形態（ダイスの一方が固定であり，他方のダイスが移動するというもの）は，本件発明の特有の作用効果が得られないものとして排除されていると解すべきである。イ被告方法は，別紙被告方法説明書（被告ら）のとおり特定されるべきところ（なお，被告方法では，センター台の動作は確定しており，右主軸台の移動量が０．０５ｍｍのとき，センター台はこれに追随して正確に０．０２５ｍｍ移動するから，原告が主張するように曖昧に特定することは誤りである。），同別紙記載ｄ，ｆ，ｉのとおり，右主軸ロールダイスのみが移動し，左主軸ロールダイスは固定されたまま移動しない構成（片送り）を有しているから，構成要件Ｄ，Ｆ，Ｉを充足しない。
⑵争点１－２（被告方法は構成要件Ｉ〔後退させて待避〕を充足するか）
【原告の主張】
ア構成要件Ｉの「後退させて待避」は，ダイスの後退時にダイスと素材の接触が維持される構成を排するものではない。その理由は次のとおりである。(ｱ)構成要件Ｉは，ダイスを押し込まれていた位置から待避させればよいことを規定するだけで，ダイスを素材と非接触となるまで後退させなければならないなどとは規定していない。
(ｲ)本件明細書の段落【００７０】に記載されているような「０．２ｍｍ程度の後退」では，（ダイスが素材の塑性変形領域からは脱するが弾性変形領域からは脱せず）ダイスと素材が非接触に至らない。「後退」の技術的意義は，段落【００７０】に記載されているとおり，「転造の押付け圧力が除かれる」ようにすることにある。


(ｳ)そもそも，本件発明の発明者にも，「非接触」が構成要件になるという認識はなく，「非接触」はウォームギヤの転造を実現する上で技術的なポイントでない。(ｴ)原告は，本件訂正審判請求に係る面接時に，特許庁審判官から，ダイスと素材が完全に隙間を持って待避するように（発明を）限定すれば西独国特許第９１７９６６号明細書（乙１０。以下「乙１０明細書」という。）に記載された転造加工方法とは異なると思うと言われており，このことは，同審判官が（本件審決による訂正前の）「前記ダイスを前記押込み送り方向と逆方向に待避させた後」との記載に「非接触」の意が含まれていないと理解していたことを示している。(ｵ)原告は，発明を「非接触」に限定することが不本意であったため，上記審判官の発言に応じず，ダイスと素材が完全に隙間を持って待避するように（ダイスを素材と非接触となるまで後退させて待避するように）発明を限定しなかった。(ｶ)訂正拒絶理由通知書（甲３０）には，「後退により素材と接触しなくなることも，請求項２には一切特定されていない」と明記されていたほか，本件明細書の段落【００７１】の「後退により各ダイスと素材Ｍとが接触しなくなる」との記載が「実施例として」記載されているにすぎないことが明示されていた。イ被告方法は，別紙被告方法説明書（原告）記載ｉのとおり，右主軸ロールダイスを押込み送り方向と逆方向に移動させている間も，二つのダイス（左主軸ロールダイス，右主軸ロールダイス）と素材との接触が維持される構成を有しており，構成要件Ｉを充足する。
【被告らの主張】
ア構成要件Ｉの「後退させて待避」は，ダイスの後退時にダイスと素材が非接触となる構成に限定していると解すべきである。その理由は次のとおりである。(ｱ)「待避」とは，普通の意味において，「わきにさけて事の過ぎるのを待つこと」を意味する。本件発明において，避けるべき対象物は素材であり，転造ダイスがこれを避けるのである。転造ダイスがわきに避けるのであるから，転造ダイスは素材から避けるようにこれとは接触しない位置まで後退しているという意味としか解釈し得ない。
(ｲ)本件明細書の段落【００７０】には「転造の押し付け圧力が除かれる程度の後退」に関する記載があるが，本件審決による訂正前の「前記ダイスを前記押込み送り方向と逆方向に待避させた後」の「待避」が，「転造の押し付け圧力が除かれる程度の後退」であると理解することはできない。段落【００７１】には「この後退は，素材Ｍの弾性変形分と転造機の機械系の弾性変形分を解放して，第１転造ダイス１００，及び第２転造ダイス１０１と素材Ｍとを接触をさせないための後退動作である」ことが開示されており，この開示から「後退させて待避」がワークとの接触を避けられた位置までの移動を意味することは明らかである。(ｳ)本件審決においても，「後退させて待避」について，上記(ｱ)，(ｲ)の解釈に整合的な判断が示されている。
イ被告方法は，別紙被告方法説明書（被告ら）記載ｉのとおり，右主軸ロールダイスを押込み送り方向と逆方向に移動させている間も，素材と左主軸ロールダイス及び右主軸ロールダイスとは相互に接触したままであるから，構成要件Ｉを充足しない。
２争点２（被告方法は，本件発明と均等なものとして，その技術的範囲に属するか）
【原告の主張】
仮に，構成要件Ｄ，Ｆ，Ｉが，二つのダイスの一方は移動するが他方は移動しない構成（片送り）を排すると解釈される場合，また，仮に，構成要件Ｉが，ダイスの後退時にダイスと素材の接触が維持される構成を排すると解釈される場合，被告方法は，これらの構成を有している点で本件発明と相違するが，以下のとおり，本件発明と均等なものとしてその技術的範囲に属する。
⑴争点２－１（第１要件〔非本質的部分〕を充足するか）本件発明の目的は，切削・熱処理・研削による加工よりも加工工程を減少させてコストを低減させることができる転造加工で，ウォームギヤの精度を十分確保するというもので，その本質的部分は，ダイスを正転させる第１ステップからダイスを反転させる第２ステップに移行する前にダイスを押込み送り方向と逆方向に後退させて待避させる点にある。
一方で，被告方法のうち，二つのダイスの一方は移動するが他方は移動しない点は，本件特許の出願日前から知られていた「片送り」のＣＮＣ転造機を用いたというだけのことであり，本件発明の本質的部分とは関係がない。また，ダイスを押込み送り方向と逆方向に後退させて待避させる際に，ダイスと素材が非接触となるか否かにかかわらず，切削・熱処理・研削による加工よりも加工工程を減少させてコストを低減させることができる転造加工で，ウォームギヤの精度を十分確保するという本件発明の目的を達することができるから，被告方法のうち，双方のダイスを素材から離す際にダイスと素材の接触が維持される点は，本件発明の本質的部分とは関係がない。
したがって，第１要件を充足する。
⑵争点２－２（第２要件〔置換可能性〕を充足するか）本件発明のうち，二つのダイスの双方が移動する構成（両送り），ダイスの後退時にダイスと素材が非接触となる構成を，それぞれ，二つのダイスの一方は移動するが他方は移動しない構成（片送り），ダイスの後退時にダイスと素材の接触が維持される構成に置き換えても，ダイスを正転させる第１ステップからダイスを反転させる第２ステップに移行する前にダイスを押込み送り方向と逆方向に後退させて待避させるＣＮＣ制御を行えば，切削・熱処理・研削による加工よりも加工工程を減少させてコストを低減させることができる転造加工で，ウォームギヤの精度を十分確保するという本件発明と同一の目的を達成することができるから，本件発明と同一の作用効果を奏する。
したがって，第２要件を充足する。
⑶争点２－３（第４要件〔公知技術等〕を充足するか）被告らは，被告方法は，乙１０明細書に記載された発明（以下「乙１０発明」という。）又は被告補助参加人作成の「２５形転造盤取扱説明書」（乙１８。以下「乙１８文献」という。）に記載された発明（以下「乙１８発明」という。）から容易に想到できた旨主張するが，争う。
この点に関する原告の主張は，争点３－１及び３－２の【原告の主張】において，進歩性欠如の無効理由について後述する内容と同様である。⑷争点２－４（第５要件〔意識的除外等〕を充足するか）被告らは，被告方法に係る構成が本件発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がある旨主張するが，争う。
【被告らの主張】
以下のとおり，被告方法は，本件発明と均等なものとしてその技術的範囲に属するものではない。


⑴争点２－１（第１要件〔非本質的部分〕を充足するか）本件発明は，複数のダイスを互いに押込み送りをする両送りの構成（構成要件Ｆ）を採用することにより，「一定位置にワーク（工作物）の中心軸線を一致させ」，「ワークの加工精度が向上すると共に，転造機１へのワークの供給，及び排除等が容易となる」との作用効果を奏する（段落【００３４】）が，この作用効果は「ギヤ精度を十分確保しながらコストを低減させたウォームギヤの転造加工方法を提供する」との本件発明の課題（段落【０００９】）に対応するから，被告方法の片送りの構成は，本件発明の本質的部分を置換するものである。また，本件発明は，いずれも押込み動作及び後退動作をする複数のダイスと移動しない素材支持手段とを備えたＣＮＣ転造機を用いた転造加工方法であって，第１ステップによる両ダイスの正回転による転造加工の後，第２ステップによる両ダイスの逆回転による転造加工に移行する前に，両ダイスをいずれも第１ステップの送り方向と逆方向に後退させて素材と接触をしない位置まで待避させる点が本質的部分であるから，被告方法のダイスを素材と接触させたままで待避しない構成は本件発明の本質的部分を置換するものである。
したがって，第１要件を充足しない。
⑵争点２－２（第２要件〔置換可能性〕を充足するか）本件発明は，構成要件Ｆ（ダイスを互いに押し込む両送りの構成）によって「一定位置にワーク（工作物）の中心軸線を一致させ」，「ワークの加工精度が向上すると共に，転造機１へのワークの供給，及び排除等が容易となる」（段落【００３４】）との作用効果を奏するのに対し，被告方法は片送りであるから，本件発明と同一の作用効果を奏し得ない。
また，本件発明は，第１ステップによる両ダイスの正回転による転造加工の後，第２ステップによる両ダイスの逆回転による転造加工に移行する前に，両ダイスをいずれも第１ステップの押込み送り方向と逆方向に後退させて素材と接触をしない位置まで待避させることにより，素材の弾性変形分と転造機の機械系の弾性変形分が完全に解放されるのに対して，被告方法は素材と両ダイスとは常に接触したままであり，素材の弾性変形分と転造機の機械系の弾性変形分は完全には解放されないから，本件発明と同一の作用効果を奏し得ない。
したがって，第２要件を充足しない。
⑶争点２－３（第４要件〔公知技術等〕を充足するか）被告方法の片送りの構成及びダイスを素材と接触させたままで待避しない構成は，いずれも，乙１０発明又は乙１８発明から容易に想到することができたから，第４要件を充足しない。
この点に関する被告らの主張は，争点３－１及び３－２の【被告らの主張】において，進歩性欠如の無効理由について後述するのと同様である。⑷争点２－４（第５要件〔意識的除外等〕を充足するか）原告は，本件特許の出願時に，「両送り」と「片送り」の互換性を自ら公知化（特開２００２－５９２３６号公報。乙２１）していながら，片送りの構成を特許請求の範囲に記載しておらず，片送りの構成を特許請求の範囲にあえて記載しなかった旨を表示している以上，被告方法の構成が特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がある。
また，ダイスと素材を接触させたままで待避しない構成は，本件特許の出願時に乙１０発明及び乙１８発明によって公知であり，原告も，容易に想到することができたにもかかわらず，特許請求の範囲に「待避」と規定し，明細書に，その意味を「接触をさせないための後退動作」であると定義したのであるから，ダイスを素材と接触させたままで待避しない構成を特許請求の範囲にあえて記載しないことを明らかにしたということができ，被告方法の構成が特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がある。
したがって，第５要件を充足しない。
３争点３（本件発明についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか）
【被告らの主張】
構成要件Ｄ，Ｆ，Ｉが，片送りによる転造加工方法を包含するとの解釈，構成要件Ｉの「後退させて待避」が，ダイスと素材とが接触している場合を包含するとの解釈を仮に肯定すると，以下のとおり，本件発明は乙１０発明又は乙１８発明から容易に発明することができたものであり，本件特許には進歩性欠如の無効理由があるから，原告は，特許法１０４条の３により，本件特許権を行使することができない。
⑴争点３－１（乙１０に基づく進歩性欠如は認められるか）
ア乙１０発明の内容
本件優先日前に頒布された刊行物である乙１０明細書には，次の発明（乙１０発明）が開示されている。
乙１０ａ円筒状のワークピース３を中心に配置して転造加工するための固定丸
ダイス１，及び，可動丸ダイス１′と，
乙１０ｂ前記ダイス１，１′の各々を回転駆動するための駆動モーター８から
なるダイス回転駆動手段と，
乙１０ｃ前記ワークピース３を回転自在に支持し，前記可動丸ダイスの移動方向に追随して移動する手段を備えるセンター１０，１１と，乙１０ｄ前記可動丸ダイス１′を固定丸ダイス１に向けて前記ワークピース３を両ダイス間で押し込むための油圧駆動装置及び可動台板１５と乙１０ｅを備えた機械式に制御される転造装置によるウォームの歯の転造加工
方法において，
乙１０ｆ前記丸ダイス１，１′を同一方向に同期回転させながら前記可動丸ダイス１’を前記ワークピース３に向かって押込み送りを開始し，これに追随して前記センター１０，１１は，前記固定丸ダイス１の方向に移動して，前記ワークピース３を前記固定丸ダイス１及び可動丸ダイス１’により転造加工する第１ステップ，
及び
乙１０ｇ   前記第１ステップの終了後，前記丸ダイス１，１′の回転方向を逆回転させて，前記ワークピース３を転造加工する第２ステップと，乙１０ｈを交互に繰り返してウォームの歯を転造により加工し，乙１０ｉコック・プラグ２９の調整により，ドレーン・パイプ３２が次第に開き始め，転造圧がほぼ０にまで低下することにより，前記ワークピース３及び転造装置の転造圧による弾性変形の復元力によって前記可動丸ダイス１′を固定丸ダイス１から僅かながら前記押込み送り方向と逆方向に移動させ，前記両ダイス１，１′は前記ワークピース３と接触していて，前記ワークピース３と離反することはないように動作し，その後，再度押し込み前記第２ステップを行う（以下「構成乙１０ｉ」という。）
乙１０ｊウォームの歯の転造加工方法。
イ本件発明と乙１０発明の相違点


(ｱ)本件発明と乙１０発明とは，次の点で相違し，その余の点で一致する。ａ本件発明は，ダイス回転駆動手段がサーボモータであるのに対し，乙１０発明は，ダイス回転駆動手段が駆動モータであって，当該駆動モータの種類がサーボモータであるか不明である点（以下「相違点１」という。）。ｂ本件発明は，ＣＮＣ装置で制御されるＣＮＣ転造装置であるのに対し，乙１０発明は，機械式制御装置で制御される転造装置である点（以下「相違点２」という。）。
(ｲ)これに対し，原告は，構成乙１０ｉは乙１０明細書に記載されていないと主張するが，乙１０明細書（訳文２頁）には「回転方向の変更の前にまず転造圧がほぼ０にまで低下し」と記載されており（以下「記載１０－１」という。），第１ステップと第２ステップの間に，ワークピース３及び機械系の弾性変形を解放する方向にダイスを押し戻していること（後退していること）が開示されている。すなわち，転造加工を一旦中止した時点では，ダイスは転造加工時の押圧力で素材を押圧し続けており，素材及び機械系の弾性変形はそのまま維持されているのに対し，転造圧がゼロになるということは，素材及び機械系の弾性変形がこの転造圧に応じた程度に復元していることを意味する。
ウ相違点１
転造装置において，ロールダイスが取り付けられた主軸の回転モータは，同期回転する必要があるから，通常，サーボモータを用いるものであり（乙１１ないし１５，２０，２１），相違点１は実質的相違点ではない。
エ相違点２
転造装置における機械式制御をＣＮＣ制御に置換することは，乙１０発明に，周知慣用技術を適用することにより，当業者は容易に想到することができた（乙１１ないし１７）。
オ小括
したがって，本件特許には乙１０発明を主引例とする進歩性欠如の無効理由がある。
⑵争点３－２（乙１８に基づく進歩性欠如は認められるか）
ア乙１８発明の内容
本件優先日前に頒布された刊行物である乙１８文献には，次の発明（乙１８発明）が開示されている。
乙１８ａ円筒状の素材を中心に配置して転造加工するための左主軸ロールダイ
ス，及び，右主軸ロールダイスと，
乙１８ｂ前記左右主軸ロールダイスの各々を回転駆動するための駆動モータか
らなる主軸駆動モータと，
乙１８ｃ前記素材を回転自在に支持する手段を備える強力形Ｓ形センタ台と，乙１８ｄ前記右主軸ロールダイスを左主軸ロールダイスに向けて前記素材を左右両ロールダイス間で押し込むための右主軸台駆動油圧装置と乙１８ｅを備えた転造装置によるウォームの歯の転造加工方法において，乙１８ｆ前記左右両ロールダイスを同一方向に同期回転させながら前記右主軸ロールダイスを前記素材に向かって押込み送りを開始し，前記素材を前記左主軸ロールダイス及び右主軸ロールダイスにより転造加工する第１ステップ，及び乙１８ｇ   前記第１ステップの終了後，前記左右両ロールダイスの回転方向を逆回転させて，前記素材を転造加工する第２ステップと，乙１８ｈを交互に繰り返してウォームの歯を転造により加工し，乙１８ｉ前記第１ステップの終了後，転造圧が０になるように手動で主軸正逆転用レバーを切ることにより，前記素材及び転造装置の転造圧による弾性変形の復元力によって前記右主軸ロールダイスを左主軸ロールダイスから僅かながら前記押込み送り方向と逆方向に移動させ，前記左右両ロールダイスは，前記素材と接触していて，前記素材と離反することはないように動作し，その後，再度押し込み前記第２ステップを行う（以下「構成乙１８ｉ」という。）乙１８ｊウォームの歯の転造加工方法。
イ本件発明と乙１８発明の相違点
(ｱ)本件発明と乙１８発明とは，次の点で相違し，その余の点で一致する。ａ本件発明は，ダイス回転駆動手段がサーボモータであるのに対し，乙１８発明は，ダイス回転駆動手段が主軸駆動モータであって，当該主軸駆動モータの種類がサーボモータではない点（以下「相違点４」という。）。ｂ本件発明は，ＣＮＣ装置で制御されるＣＮＣ転造装置であるのに対し，乙１８発明は，手動により制御される転造装置である点（以下「相違点５」という。）。(ｲ)これに対し，原告は，構成乙１８ｉは乙１８文献に記載されていないと主張するが，乙１８文献の図２７には，レバー切替スイッチが図示され，その「切」の位置は「空気抜き（転造力ゼロ）」と記載されており，主軸正逆転用レバーの操作の間に，レバー切替スイッチを「切」の位置に操作すると転造圧はゼロになり，これに伴って素材及び機械系の弾性変形分を解放するようにダイスを押し戻していること（後退していること）が開示されている。
ウ相違点４
相違点４が実質的な相違点ではないことは，相違点１と同様である。
エ相違点５
ＣＮＣ装置による制御は，所望の動作をコンピュータ数値制御によって自動化するものであり，手動で所望の動作をしている場合にこれをＣＮＣ装置による制御に置換することは，当業者が容易に想到することができた。
オ小括
したがって，本件特許には乙１８発明を主引例とする進歩性欠如の無効理由がある。
【原告の主張】
以下のとおり，本件発明は乙１０発明又は乙１８発明から容易に発明できたものではなく，本件特許に進歩性欠如の無効理由は認められない。⑴争点３－１（乙１０に基づく進歩性欠如は認められるか）ア本件発明と乙１０発明との間に，相違点１及び２があることは認めるが，相違点１が実質的相違点ではないとする被告らの主張については争う。イまた，被告らは，相違点２は周知慣用技術の適用により当業者が容易に想到することができたと主張するが，乙１０明細書に記載された転造機におけるアナログ油圧制御による不確かな（精度の低い）ダイスの押込み動作，押込み量は，精緻なデジタル数値に置換することができず，ＣＮＣ制御を行うことは困難であるから，被告らの主張は失当である。


ウさらに，乙１０明細書には，少なくとも，構成乙１０ｉは記載されていないから，本件発明と乙１０発明は，本件発明は，ダイスを押込み送り方向と逆方向に後退させて待避させた後，再度押し込み第２ステップを行うのに対し，乙１０発明は，第２ステップを行う前にダイスを押込み送り方向と逆方向に後退させて待避させない点（以下「相違点３」という。）でも相違している。なお，乙１０明細書（訳文）において，「コック・プラグ」との関係で転造圧の「０」を説明するのは，「コック・プラグ５９」と「転造圧は次第に０まで低下」との記載（以下「記載１０－２」という。）であり，記載１０－１ではない。被告らの主張するコック・プラグ２９の調整によりドレーン・パイプ３２が次第に開き始め転造圧がほぼ０にまで低下する過程については，場面の異なる記載１０－１と記載１０－２を組み合わせても導出し得るものではない。また，記載１０－１は，塑性加工の進行に伴いダイスがワークピースから受ける反力が減少し，転造圧が低下していくという転造理論上の周知事実を意味すると思われるから，これを「後退」に直結させることは誤りである。エ以上のとおり，本件発明と乙１０発明には，相違点１ないし３があり，特に，相違点３は本件発明の特徴的構成に関するものであって，相違点３を補うような構成について，本件優先日当時に当業者が容易に想到できたとはいえない。したがって，本件特許に乙１０発明を主引例とする進歩性欠如の無効理由は認められない。
⑵争点３－２（乙１８に基づく進歩性欠如は認められるか）ア本件発明と乙１８発明との間に，相違点４及び５があることは認めるが，相違点４が実質的相違点ではないとする被告らの主張については争う。イまた，被告らは，相違点５は周知慣用技術の適用により当業者が容易に想到することができたと主張するが，そもそも作業者が製品の仕上り具合を確認しながら加工を行うことを想定している手動制御の転造機にＣＮＣによる自動制御を適用すること自体に矛盾があるから，被告らの主張は失当である。ウさらに，乙１８文献には，少なくとも，構成乙１８ｉは記載されていないから，本件発明と乙１８発明は，本件発明は，ダイスを押込み送り方向と逆方向に後退させて待避させた後，再度押し込み第２ステップを行うのに対し，乙１８発明は，第２ステップを行う前にダイスを押込み送り方向と逆方向に後退させて待避させない点（以下「相違点６」という。）でも相違している。なお，乙１８文献の記載によると，主軸正逆転用レバーは，通常，油圧中の空気を抜くために用いられるもので，そのレバー操作は，間を置きつつ，手動で慎重になされるから，本件発明のように，第１ステップと第２ステップを次々と交互に繰り返して転造するような加工を行うことはおよそ不可能である。また，被告らが引用する乙１８文献の図２７の「空気抜き（転造力ゼロ）」との記載は，転造加工が終わり，主軸正逆転用レバーを「切」の位置にしてダイスの回転を停止させたときに，作動油から空気が抜けるが，その際の油圧が大気解放されてゼロになるという意味であるから，これを「後退」に直結させることは誤りである。
エ以上のとおり，本件発明と乙１８発明には，相違点４ないし６があり，特に，相違点６は本件発明の特徴的構成に関するものであって，相違点６を補うような構成について，本件優先日当時に当業者が容易に想到できたとはいえない。したがって，本件特許に乙１８発明を主引例とする進歩性欠如の無効理由は認められない。
４争点４（被告製品の製造譲渡等の差止めは認められるか）
【原告の主張】
本件発明は，構成要件Ｊにおいて，形式的には「ウォームギヤ転造加工方法」と特定されているが，構成要件ＡないしＩに従って転造加工を行えばウォームギヤが製造（生産）されるから，実質的には「物を生産する方法の発明」（特許法２条３項３号）である。
したがって，本件発明の方法の使用のみならず，その方法により製造した物の譲渡や譲渡の申出も本件特許権の侵害となる。
よって，原告は，被告に対し，被告製品の製造譲渡等の差止めを求める。
【被告らの主張】
争う。本件発明は，方法の発明であり，物の生産方法の発明ではない。
５争点５（原告が受けた損害の額）
【原告の主張】
被告は，平成２５年６月から平成２８年１１月までの間に，被告方法により製造したウォームギアを組み込んだ被告製品を合計１２万５５４５個販売しており，その販売単価は８万円を下らないから，その販売総額は少なくとも１００億４３６０万円である。そして，特許法１０２条３項による実施料率を販売総額の１パーセントであるとすると，原告が受けた損害の額は１億００４３万６０００円である。
【被告らの主張】
否認ないし争う。
第４当裁判所の判断
１認定事実
⑴本件明細書の記載
本件明細書の発明の詳細な説明には，次の記載がある（甲５。なお，各項目末尾の【】は，発明の詳細な説明の段落番号を指す。）。
ア技術分野
「本発明は，ウォームギヤの転造加工方法に関し，更に詳しくは，転造加工によって，自動車のハンドル駆動用のウォームギヤ等を転造により加工するためのウォームギヤの転造加工方法に関する。」【０００１】
イ背景技術
「車両の電動式パワーステアリング装置として，電動モータの回転出力をウォームギヤ機構を介して減速し，ステアリングホイールに連結された出力軸をアシスト駆動するタイプのものが知られている。大きな負荷がかからない軽自動車用のパワーステアリング装置においては，金属製の円筒ウォームギヤと樹脂製のウォームホイールとを組み合わせてウォームギヤ機構として用いたタイプが知られている（例えば，特許文献１）。」【０００２】
「この金属製のウォームギヤは，精度が要求されるので焼入れ鋼を旋盤加工の後，熱処理し研削仕上げ加工加工により製造されている。旋盤で加工する場合，バイトで切削されるが，生産性を上げるときは円錐形のフライスを使用し，このフライスの軸線をウォーム軸に対してγ（ウォームギヤのピッチ線における進み角）だけ傾けてネジ加工の要領で切削する。」【０００３】


「しかしながら，このウォームギヤの製作工程は，少なくとも切削，熱処理，研削と大きくは３工程が必要である。また，このための設備も旋盤，熱処理設備，研削盤の少なくとも３台が必要となる。このために加工コストが増大し樹脂製のウォームホイールの利点が十分に発揮できていなかった。」【０００４】「また，雄ネジ，ウォームギヤ等を転造するとき，対向して配置された第１転造ダイス，及び第２転造ダイスが互いに接近して押し込み送りを行う。このとき，ウォームギヤの進み角が大きくて，かつ仕上がり直径と素材直径の差が大きいとき，転造加工の進行中に，進み角が変化する現象が「歩み」と呼ばれている。この歩みが発生すると，歩みによるワークの移動方向のネジ山のフランク面と反対側のフランク面との間で丸ダイスの接触が異なり，転造面の仕上がり精度が悪くなる問題がある。この歩みを防ぐために，通常は目視等により第１転造ダイス，又は第２転造ダイスの軸線方向の位相位置を変えることにより補正をすることがある。」【００
０５】
「しかしながら，この補正方法は，雄ネジ，又はウォームギヤの両側に雄ネジ，又はウォームギヤの直径より大きな軸があるような部品の場合，この部分に転造ダイスが干渉するので歩みを防ぐための補正は困難である。又このようなとき，ダイスを正転，又は逆転させて転造させることも行われているが，バックラッシュ等の発生により製品精度の高いものはできないし，生産性も悪い。本出願人は，この歩みを第１転造ダイス，及び第２転造ダイスの回転軸線と直交する軸線の周りで回動する主軸傾斜機構を提案した（特許文献２）。」【０００６】「しかしながら，この主軸傾斜機構を用いたものでも，加工開始から加工終了までの径の変化が大きいウォームギヤ等のようなワークでは，歩みの発生を完全には防ぐことができず，これが加工誤差となって現れる。」【０００７】
「【特許文献１】特開平９－２４８５５号公報
【特許文献２】特開平１１－２８５７６６号公報」【０００８】
ウ発明が解決しようとする課題
「本発明の目的は，ギヤ精度を十分確保しながら加工工程を減少させたウォームギヤの転造加工方法を提供することを目的とする。
本発明の他の目的は，ギヤ精度を十分確保しながらコストを低減させたウォームギヤの転造加工方法を提供することにある。」【０００９】
エ発明の効果
「本発明のウォームギヤの転造方法の効果（本発明の利点）は，横転位された薄歯のウォームギヤが転造加工により高精度で加工が可能になったので，従来のウォームギヤより加工工程数が少なくでき，しかも加工コストも大幅に低下させることができる，ものである。」【００１６】
オ発明を実施するための最良の形態
「以下，本発明を具体化した実施の形態を説明する。…」【００１７】
「［ダイス送り装置４９］
図６は，ダイス送り装置の概略機構を示す転造機の略平面図である。以上の説明で理解されるように，第２ダイス移動台２５は，第２案内レール２６と４本の連結軸４０に案内されて，第１ダイス移動台６に対して相対的に接近，又は離反移動が可能である。連結軸４０の他端は，圧力プレート４５に連結固定されている。圧力プレート４５には，油圧シリンダから構成される油圧シリンダ５０が固定されている。油圧シリンダ５０は，ピストンの伸長位置を高精度で制御できるサーボバルブを備えたものである。油圧シリンダ５０の出力軸であるピストンロッド５１の先端は，第２ダイス移動台２５の背面５２に固定されている。」【００３０】
【図６】
「油圧シリンダ５０に油圧を導入して駆動すると，ピストンロッド５１が伸長する。油圧シリンダ５０は圧力プレート４５とに固定され，かつ圧力プレート４５と第１ダイス移動台６は連結軸４０により互いに連結されているので，ピストンロッド５１の伸長により第１ダイス移動台６と第２ダイス移動台２５とは互いに接近する。」【００３１】
「ラック９０とラック９１は，ピニオン９３に噛み合っている。ピニオン９３のピニオン軸９４は，ベッド２に回転自在に設けられている。結局，油圧シリンダ５０を駆動すると，ピストンロッド５１が伸長する。油圧シリンダ５０は圧力プレート４５とに固定され，かつ圧力プレート４５と第１ダイス移動台６は連結軸４０により互いに連結されているので，ピストンロッド５１の伸長により第１ダイス移動台６と第２ダイス移動台２５とは互いに接近又は離反する。」【００３３】「このとき，ピニオン軸９４はベッド２に回転自在支持されているので回転はするが移動しない。この結果，第１ダイス移動台６と第２ダイス移動台２５の間の間隔の中心位置は，常にベッド２上の一定位置に位置されることになる。この一定位置にワーク（工作物）の中心軸線を一致させると，ワークの加工精度が向上すると共に，転造機１へのワークの供給，及び排除等が容易となる。」【００３４】
「[ウォームギアの転造加工方法１]
以上のような転造機１，及びワーク送り装置において，車両の電動式パワーステアリング装置のアシストのためのウォームギヤ機構で使用されるウォームギヤを例にして，その転造加工方法を説明する。…」【００６３】「図１０（ａ）ないし図１２（ｆ）は，ウォームギヤの転造加工の工程順序を示すものである。中実で円筒状のワークＷの素材Ｍのチャッキング位置で，チャック用空圧シリンダ６９を作動させて，素材Ｍをセンタ６２と回転センタ６６との間で挟んで保持する。第１転造ダイス１００，及び第２転造ダイス１０１との回転を停止中に，サーボモータ７６を起動して，送りネジ７３を回転させてスライド板５５を駆動し，第１転造ダイス１００，及び第２転造ダイス１０１側に送り（図１０（ａ）参照），更に加工開始位置まで送る（図１０（ｂ）参照）。」【００６７】「第１転造ダイス１００，及び第２転造ダイス１０１は，所定位置に位置決めされている。第１転造ダイス１００，及び第２転造ダイス１０１を同一回転方向に回転するように起動させ，かつ互いに同期回転させる。第１転造ダイス１００，及び第２転造ダイス１０１が互いに同期回転しながら，油圧シリンダ５０を駆動させて，互いに接近するように押込みを行う。この押し込みにより，転造加工が開始される。」【００６８】


「転造加工が進んで，スライド板５５が歩みにより所定量送られると，センサードッグ６３が前進位置検出センサ７９により検知される。又は，歩みによるワークＷの前進位置の検知は，リニアスケール９９により検知しても良い。これが検知されると，第１転造ダイス１００，及び第２転造ダイス１０１は，回転を停止し，かつ油圧シリンダ５０による押込み動作が停止される。更に，第１転造ダイス１００，及び第２転造ダイス１０１は，互いに押込み方向とは逆方向に後退する。本例では，約０．０５～０．２ｍｍ程度の後退させて，即ち転造の押し付け圧力が除かれる程度の後退させて解除する。」【００７０】
「この後退は，素材Ｍの弾性変形分と転造機の機械系の弾性変形分を解放して，第１転造ダイス１００，及び第２転造ダイス１０１と素材Ｍとを接触をさせないための後退動作である（以下，「スプリングバック」とも言う。）。この後，第１転造ダイス１００，及び第２転造ダイス１０１を転造加工位置まで再度押し込み（切込み動作），逆回転を開始する（図１１（ｄ）参照）。…」【００７１】「この逆回転による転造加工により，歩みによる加工誤差をも補正することになる。この誤差の補正原理の詳細なメカニズムは不明であるが，ワークＷとダイスとの接触を均一化するためとも推定される。…」【００７２】「次に，第１転造ダイス１００，及び第２転造ダイス１０１の回転を停止させて，かつ油圧シリンダ５０を駆動して，ワークＷから第１転造ダイス１００，及び第２転造ダイス１０１を引き離して待避位置まで後退する（図１２（ｅ）参照）。サーボモータ７６を起動して，送りネジ７３を逆回転させて送り台５３を駆動し，第１転造ダイス１００，及び第２転造ダイス１０１から離れる方向に送り，元の加工開始位置まで送る（図１０（ｆ）参照）。…」【００７３】
⑵本件訂正審判請求及び本件審決の内容等
ア本件特許の登録時の特許請求の範囲の記載
本件特許の登録時の特許請求の範囲（請求項１，２）の記載は次のとおりである（甲４）。
「【請求項１】
円筒状の素材を中心に配置して転造加工するための円筒状の複数のダイスと，前記ダイスを回転駆動するためのダイス回転駆動手段と，前記素材を回転自在に支持するための素材支持手段と，前記ダイスを互いに接近させて押し込むための押込み手段とを備えた転造機によるウォームギヤ転造加工方法において，前記ダイスを同一方向に同期回転させながら前記素材に向かって互いに押込み送
りをして転造加工する第１ステップ，及び
前記第１ステップの終了後，前記ダイスの回転方向を逆回転させて，前記素材を
転造加工する第２ステップと
を交互に繰り返してウォームギヤを転造により加工することを特徴とするウォームギヤ転造加工方法。
【請求項２】
請求項１において，
前記ダイスを前記押込み送り方向と逆方向に待避させた後，前記第２ステップを行うことを特徴とするウォームギアの転造加工方法。」
イ本件訂正審判請求
原告は，平成２８年１月２５日，上記の請求項１を削除し，同請求項２を前記前提事実⑶のとおりとすることを内容とする本件訂正審判請求をした。なお，原告は，審判請求書において，上記の請求項１を削除する理由として，先行技術である乙１０明細書の存在を記載していた。（以上につき，乙４）
ウ本件審決
その後，平成２８年３月１４日付け訂正拒絶理由通知，同年４月１５日の意見書提出を経て，同年５月１３日，本件審決がされた（甲５）。本件審決では，請求項２に係る訂正について，独立特許要件を検討し，本件発明と引用発明である乙１０発明とを比較して，「第１ステップと逆方向にダイスを回転させて転造加工をする第２ステップの前に，本件訂正発明は，ダイスを押込み送り方向と逆方向に後退させて退避させた後，再度押し込むものであるのに対し，引用発明は，回転方向の変更前に全転造圧がほぼ０にまで低下し，それから転造圧が全動作圧まで上昇するものであって，後退させて待避することに関して不明である点」という相違点（相違点５）を認定の上，本件発明の「待避」とは非接触状態になることであるということができるのに対し，引用発明には非接触になることについては記載されていないなどとして，本件発明と引用発明はこの点で相違し，当該相違点は，当業者といえども容易に想到し得るものではないから，請求項２に係る訂正は，独立特許要件を満たすものであると認められるなどとして，上記訂正を認める旨の判断が示されている。
なお，本件審決では，構成要件Ｉの「前記ダイスを前記押込み送り方向と逆方向に待避させた後」を「前記ダイスを前記押込み送り方向と逆方向に後退させて待避させた後」とする訂正については，技術的不明確な記載を明確にするものであるから「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものであると認められると判断されている。
⑶被告方法
ア証拠（甲２８，乙９）及び弁論の全趣旨に照らし，被告方法を本件発明と対比させて分説すると，次のとおり記述することができる（以下，符号に従い，「構成ａ」などという。）。
ａ円筒状の素材を中心に配置して転造加工するための左主軸ロールダイス及び
右主軸ロールダイスと，
ｂ左主軸ロールダイス及び右主軸ロールダイスの各々を回転駆動するためのサ
ーボモータからなる主軸駆動モータと，
ｃ素材を回転自在に支持するためのセンター台と，ｄ右主軸ロールダイスを左主軸ロールダイスに向けて移動させ，素材を左主軸ロールダイス及び右主軸ロールダイス間で押し込むための右主軸台駆動モータとｅを備えたＣＮＣ装置で制御されるＣＮＣ転造機によるウォームギヤの転造加
工方法において，
ｆ左主軸ロールダイス及び右主軸ロールダイスを同一方向に同期回転させながら右主軸ロールダイスを素材に向かって移動させるとともに，これに追随してセンター台を左主軸ロールダイスに向かって移動させ，素材を二つのダイスにより転造
加工する第一のステップ，及び
ｇ第一のステップの終了後，左主軸ロールダイス及び右主軸ロールダイスの回転方向を逆回転させて，素材を転造加工する第二のステップｈを交互に繰り返してウォームギヤを転造により加工し，ｉ右主軸ロールダイスを押込み送り方向と逆方向に移動させるとともに，これに追随してセンター台を押込み送り方向と逆方向に移動させ，その間，左主軸ロールダイス及び右主軸ロールダイスと素材との接触を維持していて，その後，再度押
し込み第二のステップを行う
ｊウォームギヤの転造加工方法。


イなお，構成ｃ，ｉについて，センター台の移動距離が右主軸ロールダイスの移動量の「半分」の「０．０２５ｍｍ」であるか「約半分」の「約０．０２５ｍｍ」であるかに争いがあるが，被告方法を本件発明と対比する上で，センター台の移動距離を厳密に認定する必要があるとは認められないから，上記のとおり認定するにとどめた。
また，構成ｅ，ｈ，ｊについて，被告らは，「ウォームギア」ではなく「ウォームの歯」の転造加工方法等として特定されるべきである旨主張するが，被告方法と本件発明とで転造加工される対象は異ならないと考えられるから，本件発明と同様に「ウォームギア」の転造加工方法等として特定するのが相当である。２争点１（被告方法は，文言上，本件発明の技術的範囲に属するか）⑴争点１－１（被告方法は構成要件Ｄ，Ｆ，Ｉを充足するか）ア構成要件Ｄは「前記ダイスを互いに接近させて押し込むための押込み手段と」，構成要件Ｆは「前記ダイスを同一方向に同期回転させながら前記素材に向かって互いに押込み送りをして転造加工する第１ステップ，及び」，構成要件Ｉは「前記ダイスを前記押込み送り方向と逆方向に後退させて待避させた後，再度押し込み前記第２ステップを行う」というものであり，構成要件Ｄ，Ｆ，Ｉに，二つのダイスの一方は移動するが他方は移動しない構成（片送り）が含まれるかが争われている。
イそこで検討すると，構成要件Ｄ，Ｆ，Ｉの「前記ダイス」が「複数のダイス」（構成要件Ａ）を指すことは本件特許請求の範囲の文言から明らかであるところ，「互いに」に「双方が同じことをするさま。また，同じ状態にあるさま。」（広辞苑第六版〔乙１〕）という意味があることにも照らすと，少なくとも，構成要件Ｆの「前記ダイスを…前記素材に向かって互いに押込み送りをして」は，その文言上，複数のダイスをいずれも素材に向かって移動（押込み送り）させることを意味するものと解さざるを得ず，そうすると，構成要件Ｄの「前記ダイスを互いに接近させて押し込むための押込み手段」は，複数のダイスをいずれも移動させて接近させる押込み手段を意味するものと解され，また，構成要件Ｉの「前記ダイスを前記押込み送り方向と逆方向に後退させて」も，複数のダイスをいずれも押込み送り方向と逆方向に移動（後退）させることを意味すると解するのが相当である。加えて，本件明細書の発明の詳細な説明にも，「第１ダイス移動台６と第２ダイス移動台２５とは互いに接近又は離反する。…この結果，第１ダイス移動台６と第２ダイス移動台２５の間の間隔の中心位置は，常にベッド２上の一定位置に位置されることになる。…」（段落【００３３】，【００３４】）などと，二つのダイスそれぞれが移動し，接近・押し込みを行う実施例が開示されており，上記の構成要件Ｄ，Ｆ，Ｉの解釈と整合するということができる。
したがって，構成要件Ｄ，Ｆ，Ｉは，二つのダイスそれぞれが移動し，接近・押し込みを行う構成（両送り）を意味するものと解すべきであり，そこには，二つのダイスの一方は移動するが他方は移動しない構成（片送り）は含まれないと解するのが相当である。
ウこれに対して，原告は，二つのダイスの相互間の距離が近づきさえすれば，二つのダイスは素材に押し込まれ，素材は二つのダイスに挟まれて転造加工されることは技術常識であるから，構成要件Ｄの「押込み手段」が，二つのダイスの相互間の距離を近づければよいものであることは明らかであり，また，構成要件Ｆ，Ｉについても，二つのダイスの相互間の距離を近づけたり，遠ざけたりすることを意味するなどとして，構成要件Ｄ，Ｆ，Ｉには片送りの構成が含まれる旨主張する。しかしながら，原告の主張は，本件特許請求の範囲の文言の解釈として説得的なものであるとはいい難く，いずれも採用することができない。むしろ，証拠（甲２２）及び弁論の全趣旨によると，本件特許の出願前の時点で，ローラーダイスを用いる転造装置について，二つのダイスの一方を移動させるもの（片送り）と双方を移動させるもの（両送り）のいずれの構成についても当業者に知られていたと認められ，そのような中で，上記のとおりの本件特許請求の範囲の文言が選択されたことからすると，構成要件Ｄ，Ｆ，Ｉは，二つのダイスの双方を移動させるもの（両送り）として規定されていると見るのが自然である。
エ前記認定事実⑶のとおり，被告方法は，二つのダイスの一方（右主軸ロールダイス）は移動するが他方（左主軸ロールダイス）は移動しないもの（片送り）であるから（構成ｄ，ｆ，ｉ），構成要件Ｄ，Ｆ，Ｉを充足しない。⑵争点１－２（被告方法は構成要件Ｉ〔後退させて待避〕を充足するか）アまた，構成要件Ｉの「後退させて待避」については，ダイスの後退時にダイスと素材の接触が維持される構成が含まれるかが争われている。イそこで検討すると，確かに，構成要件Ｉは，「前記ダイスを前記押込み送り方向と逆方向に後退させて待避させた後，再度押し込み前記第２ステップを行う」というものであり，ダイスと素材が非接触の状態になることを端的に規定するものではないものの，第１ステップ及び第２ステップの過程では，ダイスはいずれも素材に押し込まれ素材と接触した状態にあると考えられるところ，「待避」に「わきにさけて事の過ぎるのを待つこと」（広辞苑第六版〔乙３〕）という意味があること，単なる「後退」ではなく「後退させて待避」と規定されており，「待避」はダイスを後退させた結果として生じる状態を意味すると理解できることからすると，構成要件Ｉの「後退させて待避」という文言を，ダイスをいずれも後退させ，素材から引き離して非接触の状態になることを意味するものと解釈することは可能であるといえる。


また，本件明細書の発明の詳細な説明にも，構成要件Ｉの「待避」の定義や技術的意義に関する端的な記載は見当たらないものの，「後退」については，段落【００７０】に「更に，第１転造ダイス１００，及び第２転造ダイス１０１は，互いに押込み方向とは逆方向に後退する。本例では，約０．０５～０．２ｍｍ程度の後退させて，即ち転造の押し付け圧力が除かれる程度の後退させて解除する。」と記載され，段落【００７１】に「この後退は，素材Ｍの弾性変形分と転造機の機械系の弾性変形分を解放して，第１転造ダイス１００，及び第２転造ダイス１０１と素材Ｍとを接触をさせないための後退動作である（以下，「スプリングバック」とも言う。）」と記載されており，「後退」の技術的意義に関するものと考えられるような記載はこれら以外に見当たらない。さらに，段落【００７３】には，「第１転造ダイス１００，及び第２転造ダイス１０１の回転を停止させて，かつ油圧シリンダ５０を駆動して，ワークＷから第１転造ダイス１００，及び第２転造ダイス１０１を引き離して待避位置まで後退する（図１２（ｅ）参照）」と記載され，図１２（ｅ）に，ダイスが待避位置まで後退して素材と接触しない状態になっている実施例が開示されている。
そうすると，本件明細書の記載によれば，構成要件Ｉの「後退」は，転造の押し付け圧力を除くものであり，それは素材及び機械系の弾性変形を解放してダイスと素材とを接触させないための動作であると理解することができる。また，上記のとおり，「待避」は，ダイスを後退させた結果として生じる状態を意味すると理解できるから，ダイスの後退によって転造の押し付け圧力を除き，素材及び機械系の弾性変形を解放した結果，ダイスと素材とが接触しない状態を意味すると解するのが相当である。
したがって，構成要件Ｉの「後退させて待避」は，ダイスの後退時にダイスと素材とが接触しない状態になることを意味すると解すべきであり，ダイスと素材の接触が維持される構成は含まれないものと解するのが相当である。ウこれに対し，原告は，構成要件Ｉの「後退させて待避」は，ダイスの後退時にダイスと素材の接触が維持される構成を排するものではない旨主張し，その理由として，①本件明細書の段落【００７０】に記載されているような「０．２ｍｍ程度の後退」ではダイスと素材が非接触に至らないこと，また，同段落に記載されているとおり，「後退」の技術的意義は「転造の押付け圧力が除かれる」ようにすることにあること，②本件発明の発明者に，「非接触」が構成要件になるという認識はなく，「非接触」はウォームギヤの転造を実現する上で技術的なポイントでないこと，③原告は，本件訂正審判請求に係る面接時に，特許庁審判官から，ダイスと素材が完全に隙間を持って待避するように（発明を）限定すれば乙１０明細書に記載された転造加工方法とは異なると思うと言われており，このことは，同審判官が（本件審決による訂正前の）「前記ダイスを前記押込み送り方向と逆方向に待避させた後」との記載に「非接触」の意が含まれていないと理解していたことを示していること，④原告は，発明を「非接触」に限定することが不本意であったため，上記審判官の発言に応じず，ダイスと素材が完全に隙間を持って待避するように（ダイスを素材と非接触となるまで後退させて待避するように）発明を限定しなかったこと，⑤訂正拒絶理由通知書（甲３０）には，「後退により素材と接触しなくなることも，請求項２には一切特定されていない」と明記されていたほか，本件明細書の段落【００７１】の上記記載が「実施例として」記載されているにすぎないことが明示されていたことなどを挙げる。
しかしながら，原告の主張は採用できるものではない。その理由は次のとおりである。
(ｱ)①について
原告の主張は，本件明細書の段落【００７０】の「本例では，約０．０５～０．２ｍｍ程度の後退させて，即ち転造の押し付け圧力が除かれる程度の後退させて解除する。」との記載に基づくものであるが，段落【００７１】には，上記記載に続けて，「この後退は，…第１転造ダイス１００，及び第２転造ダイス１０１と素材Ｍとを接触をさせないための後退動作である」と記載されており，「この後退」が段落【００７０】の後退を指すことは明らかであるから，これらの記載に照らすと，段落【００７０】の後退は，二つのダイスと素材とを接触させないための動作として記載されていると理解され，「約０．０５～０．２ｍｍ程度の後退」はその一例を示すものであると解するのが相当である。
そうすると，ＣＮＣ転造機を用いて，素材に転造圧をかけた状態からダイスを後退させて荷重変化を測定したところ，ダイス軸間距離を０．２ｍｍまで拡げてもダイスと素材の接触は維持されていたとする原告の実験結果（甲３１）があることを踏まえても，本件明細書の発明の詳細な説明の記載，とりわけ，上記の段落【００７０】，【００７１】の記載に照らすと，「後退」が，二つのダイスと素材とを接触させないための動作であるとの上記認定，判断を覆すに足りない。
(ｲ)②について
原告の主張は，本件特許請求の範囲の解釈に関する発明者の主観的な認識をいうにとどまっており，本件特許の出願当時の技術常識に基づき，ダイス後退時に素材と非接触になることがウォームギヤの転造を実現する上で技術的なポイントでないことを主張立証するものでもないから，「後退させて待避」の解釈を基礎付ける事情として採用することはできない。
(ｳ)③ないし⑤について


原告の主張の趣旨は必ずしも明確でないが，「後退させて待避」に関する特許庁審判官の解釈については，前記認定事実⑵ウのとおり，最終的に，本件審決において，ダイスと素材とが非接触状態となることであると説示されており，原告が，それまでの手続における審判官の発言等の趣旨を忖度して，ダイスと素材とが非接触となることを明示するように特許請求の範囲の記載を訂正しなかったというだけでは，「後退させて待避」に関する解釈を基礎付けるに十分なものとはいえない。なお，原告は，訂正拒絶理由通知書（甲３０）において，上記の段落【００７１】の記載が「実施例」として記載されているにすぎないと記載されていることをも主張するが，本件明細書の発明の詳細な説明において，「後退」の技術的意義に関するものと考えられるような記載は上記の段落【００７０】，【００７１】の記載以外に見当たらないことは上記のとおりであるから，「後退させて待避」の意味内容を解釈するに当たって，それらの記載が考慮されるのは当然である。エ前記認定事実⑶のとおり，被告方法は，右主軸ロールダイスを押込み送り方向と逆方向に移動させるとともに，これに追随して素材を支持するセンター台も同方向に移動させるものの，その間，左主軸ロールダイス及び右主軸ロールダイスと素材との接触は維持されていているから（構成ｉ），構成要件Ｉの「後退させて待避」を充足しない。
３争点２（被告方法は，本件発明と均等なものとして，その技術的範囲に属するか）
⑴争点２－１（第１要件〔非本質的部分〕を充足するか）ア特許発明における本質的部分とは，当該特許発明に係る特許請求の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきであり，特許請求の範囲及び明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて，特許発明の課題及び解決手段とその作用効果を把握した上で，特許発明に係る特許請求の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである。イ本件明細書の発明の詳細な説明の記載に照らすと，本件発明は，ウォームギヤの転造加工方法に関するものであり（段落【０００１】），それまで知られていた特許文献１（特開平９－２４８５５号公報）に記載された金属製のウォームギアを旋盤で加工する方法では，少なくとも，切削，熱処理，研削の３工程が必要であるという課題があり（段落【０００３】，【０００４】），また，対向して配置された二つのダイスを互いに接近させて押込み送りを行う方法も知られていたが，転造加工の進行中に進み角が変化する「歩み」と呼ばれる現象が発生すると，転造面の仕上がり精度が悪くなるという問題があるため，目視等によりダイスの軸線方向の位相位置を変えることにより補正をする方法や，ダイスを正転，又は逆転させて転造させる方法，特許文献２（特開平１１－２８５７６６号公報〔乙１４〕）に記載された主軸傾斜機構を用いた方法によっても，歩みの発生を完全には防ぐことができないなど精度の高いものはできないという課題があった（段落【０００５】ないし【０００８】）。
また，証拠（乙１４）及び弁論の全趣旨によると，上記の特許文献２は，対向して配置された二つのダイスを互いに接近させて押込み送りを行う方法について，ダイスの移動量，移動速度等をコンピュータによって数値で制御するＣＮＣ装置による制御を行い，ダイスの回転駆動手段をサーボモータとする構成を採用したものを開示していると認められる。
そこで，本件発明は，従来技術の上記課題を踏まえ，「ギヤ精度を十分確保しながら加工工程を減少させたウォームギヤの転造加工方法を提供すること」，「ギヤ精度を十分確保しながらコストを低減させたウォームギヤの転造加工方法を提供すること」を目的として（段落【０００９】），本件特許請求の範囲記載の構成，具体的には，複数のダイスのそれぞれを互いに接近させて押込み送りをする方法のうち，ＣＮＣ装置による制御を行い，ダイスの回転駆動手段をサーボモータとして，ダイスを正転，逆転させる第１，第２ステップとを交互に繰り返す構成を採用した上で，さらに，第２ステップに移行する前にダイスを押込み送り方向と逆方向に後退させて待避させる構成を採用するものであり，詳細なメカニズムは不明なるも，ダイスの後退によって素材及び機械系の弾性変形分を解放してダイスと素材を非接触とした上で逆回転を開始することで，歩みによる加工誤差を補正し（段落【００７０】ないし【００７２】），「横転位された薄歯のウォームギヤが転造加工により高精度で加工が可能になったので，従来のウォームギヤより加工工程数が少なくでき，しかも加工コストも大幅に低下させることができる」（段落【００１６】）という作用効果を奏するものであると認められる。
そうすると，本件明細書の発明の詳細な説明の記載に照らすと，本件特許請求の範囲の記載のうち，少なくとも，ダイスを押込み送り方向と逆方向に後退させて待避させる構成，すなわち，ダイスを押込み送り方向と逆方向に後退させて素材と接触しない状態にする構成は，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する本件発明の特徴的部分であるといえる。
ウ(ｱ)これに対し，原告は，本件発明の本質的部分は，ダイスを正転させる第１ステップからダイスを反転させる第２ステップに移行する前にダイスを押込み送り方向と逆方向に後退させて待避させる点にあるが，ダイスを押込み送り方向と逆方向に後退させて待避させる際に，ダイスと素材が非接触となるか否かにかかわらず，切削・熱処理・研削による加工よりも加工工程を減少させてコストを低減させることができる転造加工で，ウォームギヤの精度を十分確保するという本件発明の目的を達することができるから，被告方法のうち，双方のダイスを素材から離す際にダイスと素材の接触が維持される点は，本件発明の本質的部分とは関係がなく，均等の第１要件を充足する旨主張する。


(ｲ)しかしながら，本件明細書の発明の詳細な説明の記載，とりわけ，段落【００７０】ないし【００７２】の記載に照らすと，本件発明における「後退させて待避」の技術的意義は，転造の押し付け圧力を除き，素材及び機械系の弾性変形を解放してダイスと素材とを接触させないことにあり，詳細なメカニズムは不明なるも，ダイスと素材を非接触とした上で逆回転を開始することで，歩みによる加工誤差が補正されることは上記のとおりであり，これらはウォームギアの精度を十分確保するという本件発明の課題を解決するために採用された構成であると解される。また，ダイスを押込み送り方向と逆方向に後退させる際に，ダイスと素材の接触が維持されるか否かにかかわらず，ウォームギアの精度を十分確保することができることが本件特許の出願当時の技術常識であったと認めるに足りる証拠もない。(ｳ)むしろ，証拠（乙１０）及び弁論の全趣旨によると，本件特許の出願前に頒布された刊行物である乙１０明細書には，二つのダイス（ダイス１，１´）うちの一つ（ダイス１´）を移動させて押込み送りをする片送りの構成を採用する方法ではあるものの，二つのダイスを正転，逆転させる第１，第２ステップとを交互に繰り返す方法について，第２ステップに移行する前にダイスを押込み送り方向と逆方向に後退させる構成，具体的には，コック・プラグ２９の調整により，ドレーン・パイプ３２が次第に開き始め，転造圧がほぼ０にまで低下することにより，ワークピース３及び転造装置の転造圧による弾性変形の復元力によってダイス１′を押込み送り方向と逆方向に後退させる構成が開示されていると認められる。なお，乙１０明細書に第２ステップに移行する前にダイスを押込み送り方向と逆方向に後退させる構成が記載されているかについては争いがあるが，乙１０明細書（訳文２頁）には「回転方向の変更の前にまず全転造圧がほぼ０にまで低下」すると記載されており，もとより，金属からなる部材や機械装置に大きな力が加えられた場合にその部材や機械装置の構造に応じて弾性変形することや，その力の低減に伴って弾性変形が解放されることは技術常識として認められるから（弁論の全趣旨），転造圧がほぼゼロにまで低下してダイスが素材を押圧する力が減少すると，素材及び機械装置の弾性変形が解放され，その復元力によってダイスが素材から後退することは当然であり，その点についても乙１０明細書によって開示されていると認めた。
また，原告が指摘する乙１０明細書（訳文６頁）の「コック・プラグ５９」や「転造圧は次第に０まで低下する」との記載（記載１０－２）は，「最初に述べた遮断と逆転回転方向における再接続の過程はウォームの最終寸法になるまで反復される。この時，調整可能な当接片１５’を有する可動台板１５が固定された当接片１５”に当接して可動台板はそれ以上移動しなくなる。この時というのは…」（下線引用者）に続く記載であることから明らかなように，ダイスの正回転と逆回転が繰り返される転造加工の工程が終了した後のコック・プラグ５９の動作に関するものであるから，上記の転造工程に係る記載と関係するものとはいえない。(ｴ)したがって，被告方法のうち，ダイスを素材から離す際に，ダイスと素材の接触が維持される点が本件発明の本質的部分と関係がないという原告の主張を採用することはできない。
エ前記認定事実⑶のとおり，被告方法は，右主軸ロールダイスを押込み送り方向と逆方向に移動させ，これに追随して素材を支持するセンター台も同方向に移動させるものの，その間，右主軸ロールダイス及び左主軸ロールダイスと素材の接触が維持される構成（構成ｉ）を有している点において，構成要件Ｉの「後退させて待避」の文言を充足しないから，本件発明とはその本質的部分において相違し，均等の第１要件を充足しない。
⑵小括（争点２について）
以上によれば，その余の要件について検討するまでもなく，被告方法は，本件発明と均等なものとして，その技術的範囲に属するとはいえない。
４結論
よって，その余の争点について判断するまでもなく，原告の本件請求はいずれも理由がないから，これらを棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第２９部
裁判長裁判官
嶋    末    和    秀
裁判官
天    野    研    司
裁判官
西    山    芳    樹
（別紙）
当事者目録
原        告          株式会   社ニッ   セー同訴訟代理人弁護士          浜四    津     尚     文同                  松     田     純     一同                  兼     定     尚     幸同                  西     村     公     芳同訴訟代理人弁理士          富    崎    元    成同                  飯     村     重     樹同                  野     田     薫     央同補佐人弁理士           町     田     光     信被        告          株式会社ジェイテクト同訴訟代理人弁護士          岩    坪        哲同                  速    見    禎    祥同                  溝    内    伸治    郎被告補助参加人           株式会   社ツガ   ミ同訴訟代理人弁護士          飯    田    秀    郷同                  大    友    良    浩同                  隈    部    泰    正同                  森    山    航    洋同                  奥      津      啓      太同                  清    水    紘    武同                  保     志     周     作
（別紙）
物件目録
三菱自動車工業株式会社の製造に係るｅＫワゴン又はｅＫカスタム（型式：ＤＢＡ－Ｂ１１Ｗ）用のステアリングコラム
（別紙）
特許請求の範囲
【請求項１】（削除）
【請求項２】
円筒状の素材を中心に配置して転造加工するための円筒状の複数のダイスと，前記ダイスの各々を回転駆動するためのサーボモータであるダイス回転駆動手段
と，
前記素材を回転自在に支持するための素材支持手段と，前記ダイスを互いに接近させて押し込むための押込み手段とを備えたＣＮＣ装置で制御されるＣＮＣ転造機によるウォームギヤ転造加工方法
において，
前記ダイスを同一方向に同期回転させながら前記素材に向かって互いに押込み送
りをして転造加工する第１ステップ，及び
前記第１ステップの終了後，前記ダイスの回転方向を逆回転させて，前記素材を
転造加工する第２ステップと
を交互に繰り返してウォームギヤを転造により加工し，前記ダイスを前記押込み送り方向と逆方向に後退させて待避させた後，再度押し
込み前記第２ステップを行う
ことを特徴とするウォームギヤ転造加工方法。
【請求項３】
請求項２において，
前記ダイスを前記押込み送りを停止させた状態で，前記第１ステップ，及び前記２ステップを交互に行って，前記ウォームギヤの転造加工を行うことを特徴とするウォームギヤ転造加工方法。
【請求項４】
請求項２において，
前記転造機は，


４本の連結軸（４０）が，互いに平行になるように配置され，かつ第１案内レール（３），及び第２案内レール（２６）と互いに平行になるように配置されており，前記第１案内レール（３）には，第１転造ダイス（１００）を搭載した第１ダイ
ス移動台（６）が移動自在に配置されており，
前記ダイスは，第１転造ダイス（１００）及び第２転造ダイス（１０１）の２台
とからなり，
前記第２案内レール（２６）には，第２転造ダイス（１０１）を搭載した第２ダ
イス移動台（２５）が移動自在に配置されており，
前記第１転造ダイス（１００）と前記第２転造ダイス（１０１）は，前記４本の前記連結軸（４０）の略中心に配置されたものであり，かつ前記第１転造ダイス（１００）及び前記第２転造ダイス（１０１）の回転軸線が互いに平行して配置さ
れている
ことを特徴とするウォームギヤ転造加工方法。
【請求項５】
請求項２において，
前記転造加工中に，前記素材の直径の変化により前記ウォームギヤの進み角が変化して，前記ウォームギヤが軸線方向に移動する歩みが発生するのを，前記素材の
移動から検知し，
前記移動が設定された範囲を越えたとき，前記ダイスの回転方向を逆回転させ前
記歩みの方向を逆方向にする前記第２ステップを行う
ことを特徴とするウォームギヤ転造加工方法。
【請求項６】
請求項５において，
前記転造機は，前記ダイスの回転軸線と直交する軸線を中心に回動する主軸傾斜
手段とを備えたものであり，
前記歩みを解消するために前記主軸傾斜手段の補正回動角度を演算して，前記主軸傾斜手段で，前記ダイスを前記補正回動角度量だけ回動させて前記歩み
を解消する
ことを特徴とするウォームギヤ転造加工方法。
（別紙）
被告方法説明書（原告）
ａ円筒状の素材を中心に配置して転造加工するための二つの円筒状のダイス
（左主軸ロールダイス，右主軸ロールダイス）と，
ｂ二つのダイス（左主軸ロールダイス，右主軸ロールダイス）の各々を回転駆動するためのサーボモータからなるダイス回転駆動手段（主軸駆動モータ）と，ｃ素材を回転自在に支持し，一方のダイス（右主軸ロールダイス）の移動量の約半分の量を一方のダイスの移動方向に追随して移動する素材支持手段（センター台）と，
ｄ一方のダイス（右主軸ロールダイス）を他方のダイス（左主軸ロールダイス）に向かって移動させ，素材を二つのダイス（左主軸ロールダイス，右主軸ロールダイス）間で押し込むための押込み手段（右主軸台駆動モータ）とｅを備えたＣＮＣ装置で制御されるＣＮＣ転造機によるウォームギヤ転造加工
方法において，
ｆ二つのダイス（左主軸ロールダイス，右主軸ロールダイス）を同一方向に同期回転させながら一方のダイス（右主軸ロールダイス）を素材に向かって移動させるとともに，これに追随して素材支持手段（センター台）を他方のダイス（左主軸ロールダイス）に向かって移動させ，素材を二つのダイスにより転造加工する第一
のステップ，及び
ｇ第一のステップの終了後，二つのダイス（左主軸ロールダイス，右主軸ロールダイス）の回転方向を逆回転させて，素材を転造加工する第二のステップｈを交互に繰り返してウォームギヤを転造により加工し，ｉ一方のダイス（右主軸ロールダイス）を押込み送り方向と逆方向に０．０５ｍｍ移動させるとともに，これに追随して素材支持手段（センター台）を同方向に約０．０２５ｍｍ移動させ，その間，二つのダイス（左主軸ロールダイス，右主軸ロールダイス）と素材との接触を維持した後，再度押し込み第二のステップを行うｊウォームギヤの転造加工方法。
（別紙）
被告方法説明書（被告ら）
ａ円筒状の素材を中心に配置して転造加工するための左主軸ロールダイス，及
び，右主軸ロールダイスと，
ｂ前記左右主軸ロールダイスの各々を回転駆動するためのサーボ駆動モータか
らなる主軸駆動モータと，
ｃ前記の素材を回転自在に支持し，前記右主軸ロールダイスの移動量の半分量を前記右主軸ロールダイスの移動方向に追随して移動する手段を備えるセンター台
と，
ｄ前記右主軸ロールダイスを左主軸ロールダイスに向けて前記素材を左右両ロ
ールダイス間で押し込むための右主軸台駆動モータと
ｅを備えたＣＮＣ装置で制御されるＣＮＣ転造装置によるウォームの歯の転造
加工方法において，
ｆ前記左右両ロールダイスを同一方向に同期回転させながら前記右主軸ロールダイスを前記素材に向かって押込み送りを開始し，これに追随して前記センター台は前記右主軸ロールダイスの押し込み量の半分量前記左主軸ロールダイスの方向に移動して，前記素材を前記左主軸ロールダイス及び右主軸ロールダイスにより転造
加工する第１ステップ，及び
ｇ   前記第１ステップの終了後，前記左右両ロールダイスの回転方向を逆回転
させて，前記素材を転造加工する第２ステップと，
ｈを交互に繰り返してウォームの歯を転造により加工し，ｉ前記右主軸ロールダイスは左主軸ロールダイスから前記押込み送り方向と逆方向に移動させ，これに追随して前記センター台は当該移動量の半分量分前記押込み送り方向と逆方向に移動し，前記左右両ロールダイスは，前記素材と常に接触していて，前記素材と離反することはないように動作し，その後，再度押し込み前記
第２ステップを行う
ｊウォームの歯の転造加工方法。


平成２４年９月１３日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２３年(ワ)第１５９９０号不正競争行為差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２４年７月２０日
判            決
原      告                阪急電   鉄株式   会社
同訴訟代理人弁護士        松村信   夫
同                        塩   田   千恵子同                        坂本    優同                        小野昌   延被      告                阪急住   宅株式   会社
同訴訟代理人弁護士        竹下義   樹
同                        新   阜   創太郎同                        佐   野   真太郎
主            文
１被告は，京都地方法務局昭和４０年６月１４日設立の商業登記中，「阪急住宅株式会社」の商号登記の抹消登記手続をせよ。
２被告は，その営業上の施設又は活動において「阪急住宅株式会社」の表示を使用してはならない。
３被告は，営業表示物件から「阪急住宅株式会社」の表示を抹消せよ。４訴訟費用は被告の負担とする。
５この判決は，２，３項に限り，仮に執行することができる。
事実及   び理由
第１当事者の求めた裁判
１原告

（１）主文１ないし４項と同旨
（２）仮執行宣言
２被告
（１）原告の請求をいずれも棄却する。
（２）訴訟費用は原告の負担とする。
第２事案の概要
１前提事実（当事者間に争いがない。）
（１）当事者
原告は，一般運輸業，その他娯楽施設の経営，不動産事業，駐車場の経営，物販店舗の経営管理等の事業を行う会社である。
被告は，宅地建物取引業等を目的とする会社である。
（２）原告の営業表示
原告は，「阪急」（以下「原告営業表示」という。）を営業表示として使用している。
（３）被告の行為
被告は，昭和４０年６月１４日，設立され，設立当初から「阪急住宅株式会社」という商号（以下「被告商号」という。）であった。平成２２年１０月１日に，本店所在地を現住所地に移転し，被告商号を用いた看板，表示を掲げて営業活動を行っている。また，インターネットでホームページを開設し，被告商号を用いて，「日本の不動産を中国人に効果的且つ円滑に販売・仲介・管理します。」という内容の広告をし，「中国本土富裕層向け日本不動産販売と訪日中国人の京都観光拠点再生ビジネスを開始」という内容のプレスリリースをした。
なお，上記ホームページに係るドメイン名（「」）については，平成２４年３月３０日付けで日本知的財産仲裁センターから登録取消しを命ずる旨の裁定を受け，この裁定は確定した。

２原告の請求
原告は，被告の行為が不正競争防止法（以下「法」という。）２条１項２号又は１号の不正競争に当たるとして，被告に対し，法３条に基づき，被告商号の抹消登記手続並びに営業表示としての被告商号について，使用差止め及び営業表示物件からの抹消を求めている。
３争点
（１）被告商号は，原告営業表示と同一又は類似のものであるか    （争点１）（２）法２条１項２号（主位的請求原因）に関するその余の争点被告は，原告営業表示が著名になる前から被告商号を使用する者であるか
（争点２）
（３）法２条１項１号（予備的請求原因）に関するその余の争点ア   被告の行為は，原告の営業と混同を生じさせる行為であるか（争点３）イ被告は，原告営業表示が需要者の間に広く認識される前から被告商号を使用する者であるか                                      （争点４）（４）本件請求に権利失効の原則が適用されるか                  （争点５）
第３争点に関する当事者の主張
１争点１（被告商号は，原告営業表示と同一又は類似のものであるか）について
【原告の主張】
被告商号である「阪急住宅株式会社」のうち「株式会社」の部分は，会社の種類を示すものにすぎないし，「住宅」は住宅に関連する事業を扱う業種であることを示すものにすぎない。
したがって，被告商号の要部は「阪急」であり，原告営業表示と同一又は類似のものである。
【被告の主張】
被告は，昭和３３年，京都市において，被告商号と実質的に同一である「阪

急住宅社」の名称で不動産仲介業を開始し，昭和４０年６月１４日には法人登記をして，それ以降も一貫して被告商号を使用して営業活動を継続してきた。このような被告の営業実態からすれば，被告商号の要部は「阪急住宅」であり，原告営業表示と同一又は類似のものではない。
２争点２（被告は，原告営業表示が著名になる前から被告商号を使用する者であるか）について
【被告の主張】
以下のとおり，被告は，原告営業表示が著名になる前から被告商号を使用する者であり，被告の行為は，被告の商号を不正の目的でなく使用する行為であるから，法１９条１項４号により法３条は適用されない。（１）前記１【被告の主張】のとおり，被告は，昭和３３年から被告商号と実質的に同一である「阪急住宅社」の名称を使用し，昭和４０年６月１４日からは被告商号を使用してきた。
（２）原告営業表示が原告の商号の略称であること及び，現在，全国的に著名であることは認める。しかし，昭和３３年当時，以下の状況からすれば，京都市においては著名でなかった。
ア原告は，「京阪神急行電鉄株式会社」と称しており，原告営業表示を使用していなかった。
イ阪急百貨店の商品は全国的に流通していなかったし，京都市内において「阪急」の名を冠した商業施設や宿泊施設もなかった。ウテレビは普及しておらず，テレビの野球中継も巨人や阪神の所属するセントラルリーグが中心であり，それ以前に阪急ブレーブスが優勝したこともなかった。
エ当時，京都市の繁華街は四条河原町付近であり，原告の運営する京都本線は大宮までの路線しかなかったから，原告の運営する鉄道は京都市民により日常的に使用されてはいなかった。また，原告の運営する鉄道は，「阪

急」ではなく，「地下鉄」と呼ばれていた。
【原告の主張】
以下のとおり，被告は，原告営業表示が著名になる前から被告商号を使用する者ではない。原告は，戦前から多方面にわたって事業を展開しており，原告営業表示は，原告及びその事業を表す表示として広く使用されていたものであって，昭和３３年当時の京都市においても著名なものであった。（１）原告は，明治４０年，設立された。当初の商号は「箕面有馬電気軌道株式会社」であったが，大正７年２月，「阪神急行電鉄株式会社」に，昭和１８年，「京阪神急行電鉄株式会社」に，昭和４８年４月，「阪急電鉄株式会社」に，それぞれ変更した。


原告営業表示は，大正７年２月以降，原告の略称として一般に使用されるようになったものである。
（２）原告は，大正９年，原告の運営する鉄道の始発駅である梅田駅上（現在のＪＲ大阪駅前）に「阪急ビルディング」の名称で高層ビルを建設し，同ビル２階において「阪急直営食堂」の名称で食堂事業を開始した。大正１４年，同ビル２階及び３階において「阪急マーケット」の名称で百貨店事業も開始した。
昭和４年，現在の阪急百貨店（梅田店）の所在地に「梅田阪急ビルディング」の名称で高層ビルを建設し，同ビルにおいて「阪急百貨店」の名称で百貨店事業を開始し，上記「阪急マーケット」の営業を継承させた。これらの事実は，当時の新聞でも大きく報道され，すでに著名となっていた原告営業表示で表示される原告の運営する事業の多角性を世間に知らしめた。なお，上記百貨店事業は，昭和２２年に設立された株式会社阪急百貨店（現株式会社阪急阪神百貨店）に継承され，東京，福岡等全国各地に支店及び営業所が設けられ，その商品は全国に流通している。（３）原告は，昭和１１年，当時は「職業野球」と称せられたプロ野球の球団と

して「大阪阪急野球協会」を結成した。
同球団は，結成当初から「阪急」と称しており，戦前から全国紙でも「阪急」と表記されていた。その後「阪急ブレーブス」に名称を変更した後も長くプロ野球パシフィックリーグの球団として活躍し，複数回にわたりリーグ及び全国優勝を果たしており，その活躍は新聞・テレビ・ラジオ等を通じて広く全国に報道されていた。
（４）原告は，戦前から，関西圏において原告営業表示を付した数多くの宣伝広告を行っていた。
３争点３（被告の行為は，原告の営業と混同を生じさせる行為であるか）につ
いて
【原告の主張】
前記２【原告の主張】のとおり，原告及びその企業グループが多角的な事業を行っており，その表示も戦前から全国紙に職業野球団のチーム名として掲載され，全国的に知られていたことなどから，原告営業表示は，周知著名なものである。最近は，阪急交通社等の中国進出により中華人民共和国国家工商行政管理総局商標局においても，原告営業表示である｢阪急｣が「一定の影響力のある商標」であると認められている（甲９）。
加えて，前記１【原告の主張】のとおり，被告商号が原告営業表示と同一又は類似のものであることからすれば，被告が，被告商号を使用して営業を行うことは，日本の事情に疎い中国顧客又は日本国内における取引者若しくは需要者に，原告の営業と混同を生じさせるものである。少なくとも，被告が原告又はその企業グループと何らかの関係があるのではないかという混同を生じさせるおそれがある。
【被告の主張】
否認ないし争う。
４争点４（被告は，原告営業表示が需要者の間に広く認識される前から被告商
号を使用する者であるか）について
【被告の主張】
前記２【被告の主張】のとおり，原告営業表示は，昭和３３年当時，京都市において需要者の間に広く認識されてはいなかった。
したがって，被告は，原告営業表示が需要者の間に広く認識される前から被告商号を使用する者であり，被告の行為は，被告の商号を不正の目的でなく使用する行為であるから，法１９条１項３号により法３条は適用されない。
【原告の主張】
前記２【原告の主張】のとおり，原告営業表示は，昭和３３年当時，京都市においても需要者の間に広く認識されていたものである。したがって，被告は，原告営業表示が需要者の間に広く認識される前から被告商号を使用する者ではない。
５争点５（本件請求に権利失効の原則が適用されるか）について
【被告の主張】
以下のとおり，被告は，本件訴えが提起された時点において，原告から本件請求をされないことについて正当な信頼を有していたから，本件請求には権利失効の原則が適用される。
（１）前記１【被告の主張】のとおり，被告は，昭和３３年から被告商号と実質的に同一である「阪急住宅社」の名称を使用し，昭和４０年６月１４日からは被告商号を使用して，一貫して営業活動を継続してきた。（２）被告は，昭和４３年又は４４年ころ，原告に委任された弁護士から被告商号を買い取る旨の申出をされた。その後４０年以上にわたり，原告から被告商号の使用に関する何らかの申入れを受けたり，何らかの法的措置を執られたりしたことはなかった。
【原告の主張】
以下のとおり，本件請求に権利失効の原則は適用されない。

（１）被告は，昭和５０年以降，長期間にわたり，宅地建物取引業を営んでおらず，平成２３年になって宅地建物取引業の免許を取得して営業を開始し又は再取得して営業を再開したものである。
（２）原告が，被告に対し，昭和４３年又は４４年ころ，被告商号を買い取る旨の申出をしたとか，その後に放置したという事実はない。原告は，平成２２年１１月２２日，テレビ番組の担当者から問い合わせを受けて，初めて被告の存在を認識したものである。
第４当裁判所の判断
１争点１（被告商号は，原告営業表示と同一又は類似のものであるか）について（１）特定の営業表示が法２条１項１号又は２号にいう他人の営業表示と類似のものか否かを判断するに当たっては，取引の実情の下において，取引者，需要者が，両者の外観，称呼，又は観念に基づく印象，記憶，連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのが相当である。
（２）被告商号である「阪急住宅株式会社」のうち「住宅株式会社」の部分は，宅地建物取引業等を目的とする被告の事業内容を一般的な名称で表現したものにすぎず，営業の出所識別標識として取引者，需要者の注意を惹く部分であるとは認められない。
これに対し，「阪急」の部分は，被告も認めるとおり，原告の商号の略称である固有名詞であって，原告の営業表示として著名なものであるから，営業の出所識別標識として取引者，需要者の注意を特に惹き付ける部分であることが認められる。
そうすると，被告商号の要部は「阪急」であり，原告営業表示と外観，称呼及び観念において同一のものであるから，被告商号は，原告営業表示と類似のものである。


２法２条１項２号に関するその余の争点（争点２：被告は，原告営業表示が著名になる前から被告商号を使用する者であるか）についてそもそも，被告が昭和３３年から被告商号に類似した「阪急住宅社」の名称で事業を開始したことを裏付ける客観的な証拠は全くない。この点は置くとしても，以下のとおり，原告営業表示は，戦前から全国的に著名な営業表示であったことが認められるほか，被告商号は，継続して使用されておらず，使用が再開された時点では，被告自身も認めるとおり，原告営業表示は全国的に著名となっていたから，この点に関する被告の主張には理由がない。
（１）前提事実，後掲証拠及び弁論の全趣旨によると次の事実を認めることができる。
ア原告は，明治４０年，設立された。当初の営業路線は，梅田・宝塚間と石橋・箕面間であったが，その後，神戸線を開業し，他の鉄道会社と合併するなどして，京都線（合併時には，天神橋・大宮間）を取得した。これに伴い，商号も，当初は「箕面有馬電気軌道株式会社」であったが，大正７年２月，「阪神急行電鉄株式会社」に，昭和１８年，「京阪神急行電鉄株式会社」に，昭和４８年４月，「阪急電鉄株式会社」に，それぞれ変更した。
原告営業表示は，大正７年２月以降，原告の略称として一般に使用されるようになったものである。
イ原告は，大正９年，原告の運営する鉄道の始発駅である梅田駅上（現在のＪＲ大阪駅前）に，「阪急ビルディング」の名称で５階建てのビルを建設し，同ビル２階において「阪急直営食堂」の名称で食堂事業を開始した。大正１４年，同ビル２階及び３階において「阪急マーケット」の名称で百貨店事業も開始した。
昭和４年，現在の阪急百貨店（梅田店）の所在地において，「梅田阪急ビ

ルディング」の名称で８階建てのビルを建設し，「阪急百貨店」の名称で百貨店事業を開始して，上記「阪急マーケット」の営業を継承させた。これらの事実は，当時の新聞でも大きく報道された。
上記百貨店事業は，昭和２２年に設立された株式会社阪急百貨店（現株式会社阪急阪神百貨店）に継承され，東京，福岡等全国各地に支店及び営業所が設けられた。
ウ原告は，昭和１１年，当時は「職業野球」と称せられたプロ野球の球団として「大阪阪急野球協会」を結成し，同球団は，結成当初から「阪急」と称し，戦前から全国紙においても「阪急」と表記されていた。その後，「阪急ブレーブス」に名称を変更し，プロ野球が２リーグに分裂した後は，パシフィックリーグに所属していた。
エ原告は，戦前から，関西圏において，自らの鉄道事業及び百貨店事業等に関し，原告営業表示を付した数多くの新聞広告を行っていた（甲１２）。（２）上記(１)のとおり，原告が，昭和１８年までに京都・大阪・神戸間を繋ぐ鉄道事業を行っていたこと，大正９年には大阪市内に高層ビルを建設して食堂事業を開始し，大正１４年からは百貨店事業も広く行い，これらの事実が新聞等で広く報道されていたこと，昭和１１年から原告営業表示を付したプロ野球球団を運営していたこと，戦前から関西圏において多数の宣伝広告を繰り返していたことからすれば，原告営業表示は，戦前から全国的に著名な営業表示であったと認められる。
（３）法制定附則３条１号について
なお，法制定附則３条１号は，「３条‥‥の規定は，この法律の施行前（施行日：平成６年５月１日）に開始した次に掲げる行為を継続する行為については，適用しない。」とし，１号として「新法第２条第１項第２号に掲げる行為に該当するもの（同項第１号に掲げる行為に該当するものを除く。）」と規定している。

したがって，被告の行為が，平成６年５月１日以前に開始されており，かつ，これが継続された行為である場合は，法３条の適用はない（法２条１項１号に該当する場合は除く。）。
被告は，昭和３３年から被告商号と実質的に同一の営業表示を用いて営業活動を継続してきた旨主張する。
しかしながら，被告が自らの営業活動及び宣伝の状況を立証するものとして提出した京都新聞社発行の新聞広告（乙１ないし８）は，昭和４３年から昭和５０年までのものに限られている。被告代表者作成名義の買受証明書（乙９），商談申込書（乙１０），取り纏め依頼書（乙１１）及び経過報告書（乙１２）と題する各書面についても，その作成経緯は不明であり，各書面に記載された日付も平成１７年９月１６日（乙９），平成１８年３月３日（乙１０），平成２０年４月３０日（乙１１），同年５月１２日（乙１２）というものであり，昭和５１年から平成１６年までの営業の継続を裏付けるものではない。かえって，被告の商業登記簿謄本によれば，被告は，昭和５３年９月２９日京都地方裁判所において和議開始の決定を受けたことが認められ，証拠（甲１３の１・２）によれば，被告は，平成２年１１月２６日，宅地建物取引業の免許を取得した後，平成１３年１０月２９日，同免許を失効し，平成２３年１月１９日に再度免許を取得したことが認められる。そして，Ｐ１作成の陳述書（乙１３）によっても，上記免許失効の前後から，Ｐ２が代表取締役に就任するまでの間，被告が営業活動を行った形跡は窺えない。また，平成６年から８年にかけても，Ｐ１は，営業活動を行うことができない状態にあり，他の誰が営業活動に携わっていたかも不明であり，営業に関する具体的な供述もない。
以上によると，少なくとも上記の間，被告は，休眠状態にあり，被告商号を営業表示として使用することはなかったことが窺える。そうすると，被告は，平成６年５月１日以前から，被告商号を営業表示と

して使用することを継続していたとは認めることができず，原告営業表示が著名になる前から被告商号を使用する者であるともいえない。
３法２条１項１号に関するその余の争点について
前記２において，仮に，被告が平成６年５月１日以前から，被告商号を営業表示として使用することを継続していたとしても，次のとおり，被告の行為は，法２条１項１号に該当するということができる。
（１）原告営業表示の周知性，被告商号との類似性
原告営業表示が，現在，需要者の間に広く認識されていることについては当事者間に争いがない。
また，被告商号が，原告営業表示に類似していることは，前記１のとおりである。


平成２４年７月１７日判決言渡
平成２３年（行ケ）第１００９８号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２４年６月２６日
判                  決
原            告        新世代   株式会   社被            告        特    許    庁    長    官
指定代   理人         仁科雅   弘
同                      鈴野幹   夫同                      田部元   史同                      横井巨   人同                      芦      葉      松      美
主                  文
１特許庁が不服２００９－１７９３０号事件について平成２３年２月９日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
主文同旨
第２争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「ストロボスコープを使った入力システムを備える情報処理装置」とする発明について，特許法４１条に基づく優先権を主張して平成１４年１１月２８日に特許出願をした（特願２００２－３４６０５２。優先日：平成１４年６月２７日，以下「本願」という。）。
原告は，平成２１年７月２日付けで拒絶査定を受け，同年９月２４日，拒絶査定不服審判（不服２００９－１７９３０号事件）を請求した。特許庁は，平成２３年２月９日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は同月２２日に原告に送達された。
２特許請求の範囲
平成２１年２月１７日付け手続補正による補正後の特許請求の範囲の請求項１は次のとおりである。
「【請求項１】
ストロボスコープを使った入力システムを備える情報処理装置であって，
ストロボスコープ，
前記ストロボスコープの発光時および非発光時にそれぞれ対象物を撮影する撮像
手段，
前記ストロボスコープの発光時の映像信号と非発光時の映像信号との差に基づいて，前記対象物の位置，大きさ，速度，加速度および運動軌跡パターンの情報の一
部または全部を算出する第１の手段，および
前記第１の手段によって算出された前記情報に基づき情報処理を行う第２の手段
を備え，
前記対象物は再帰反射体を含む，情報処理装置。」（以下「本願発明」という。）
３本件審決の理由
本件審決の理由は，別紙審決書写しのとおりであり，その要旨は，次のとおりである。
(1)容易想到性について
本願発明は，特開平４－２４１８８５号公報（甲１。以下「刊行物１」という。）に記載された発明並びに特開平１０－２２２２８５号公報（甲２。以下「刊行物２」という。）及び特開２００１－２０９４８７号公報（甲３。以下「刊行物３」という。）に記載された技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。(2)本件審決が，上記判断を導く過程において認定した刊行物１記載の発明，本願発明と刊行物１記載の発明との一致点及び相違点，刊行物２，３記載の技術は，次のとおりである。
ア刊行物１記載の発明
「ストロボライト２０を間欠的発光させて多重高速撮影した画像データをＣＰＵ３で画像処理するゴルフゲーム模擬装置の制御手段であって，
ストロボライト２０，
前記ストロボライト２０の間欠的発光が行われると同時にゴルフボール１３とゴルフクラブ３４を高速多重撮影するＣＣＤカメラ１４，１５，前記ＣＣＤカメラ１４，１５から出力された画像データを二値化して，前記ゴルフボール１３とゴルフクラブ３４の外形形状の認識を行ない，クラブヘッドの進入向き，打点位置，ボールスピード，飛出し角度を算出し，これらのデータからボール１３のバックスピン量，サイドスピン量を算出し，ボールの弾道計算を行って飛行位置の計算を行い，さらに，ボールの各飛翔位置，落下位置，転がり，停止位置をＣＲＴディスプレイ１０に示されているコースマップ上に表示するＣＰＵ３，および，そのデータが送信され，スクリーン９上にボール弾道を表示するＣＰＵ５を備えるゴルフゲーム模擬装置の制御手段。」
イ一致点
「ストロボスコープを使った入力システムを備える情報処理装置であって，
ストロボスコープ，
前記ストロボスコープの発光時に対象物を撮影する撮像手段，前記ストロボスコープの発光時の映像信号に基づいて，前記対象物の情報を算出
する第１の手段，および
前記第１の手段によって算出された前記情報に基づき情報処理を行う第２の手段を備える情報処理装置。」
ウ相違点
(ｱ)相違点１
本願発明では，撮像手段が対象物を「（ストロボスコープの）発光時および非発光時にそれぞれ」撮影しており，情報の算出を「発光時の映像信号と非発光時の映像
信号との差」に基づいて行っているのに対して，
刊行物１記載の発明では，撮像手段が対象物を撮影するのは発光時のみであって，情報の算出も発光時の映像信号のみに基づいて行っている点。
(ｲ)相違点２
算出される情報が，本願発明では，「（対象物の）位置，大きさ，速度，加速度および運動軌跡パターンの一部または全部」であるのに対して，刊行物１記載の発明では，（ゴルフボール１３とゴルフクラブ３４の）外形形状，クラブヘッドの進入向き，打点位置，ボールスピード，飛出し角度である点。
(ｳ)相違点３
撮影される対象物が，本願発明では，「再帰反射体を含む」のに対して，刊行物１記載の発明では，再帰反射体を含まない点。
エ刊行物２記載の技術
「情報処理装置（［画像抽出装置］。なお［］は刊行物２の用語を示す。以下同様。）において，ストロボスコープ（［照明光］又は［発光手段１０１］）の発光時および非発光時にそれぞれ撮影し，発光時の映像信号（［照明光を対象物体に照射して得た画像］又は［第１の受光手段１０９で受光した像］）と非発光時の映像信号（［外光のみの光があたる環境下で得た対象物体の画像］又は［第２の受光手段１１０で受光した像］）との差に基づいて情報の算出を行うこと」
オ刊行物３記載の技術
「情報処理装置（［筆跡通信システム］。なお［］は刊行物３の用語を示す。以下同様。）において，対象物（［筆記用具］）が再帰反射体（［再帰反射部材］）を含むことにより，撮像する画像から再帰反射体（［再帰反射部材］）の像を容易に区別でき，対象物（［筆記用具］）の指示位置の検出が容易になること」


第３当事者の主張
１取消事由に関する原告の主張
本件審決は，本願発明と刊行物１記載の発明との相違点１，３についての判断を誤り（取消事由１－１，－２），本願発明の顕著な作用効果を看過し（取消事由２），本願発明と刊行物１記載の発明との相違点を看過し（取消事由３），刊行物１記載の発明と刊行物２記載の技術，刊行物３記載の技術との組合せ阻害要因を看過した（取消事由４）ものであり，本件審決の結論に影響を及ぼすから，違法として取り消されるべきである。
(1)相違点１についての判断の誤り（取消事由１－１）ア本件審決は，ノイズ成分を除去する刊行物２記載の技術が本願の優先日前から公知なのであるから，刊行物１記載の発明において，照明等のノイズ成分が生じるおそれがある場合に，刊行物２記載の技術の「ストロボスコープの発光時および非発光時にそれぞれ」撮影し，かつ，「発光時の映像信号と非発光時の映像信号との差」に基づいて情報の算出を行う事項を適用することは，当業者が容易に想到し得たことであると判断したが，誤りである。
イ刊行物１では，プレイヤー１がゴルフクラブ３４でボール１３を打球するのを高速多重撮影する際は，室内は暗い。また，刊行物１の【図２】に示されるように，ＣＣＤカメラ１４は，ゴルフボール１３と同等の高さで，かつ，ゴルフボール１３を正面から撮影する場所に配置され，ＣＣＤカメラ１５は，天井に配置され，真下を撮影する。以上のように，室内が暗いことと，ＣＣＤカメラ１４，１５の配置から，刊行物１記載の発明では，映像信号に写り込んだ太陽光や白熱灯を除去するといった本願発明の課題は存在しない。そして，刊行物１記載の発明に，本願発明の課題（差分をとる理由）が存在しない以上，刊行物１記載の発明に，発光時及び非発光時の差分を計算する刊行物２記載の技術を適用することの動機づけはない。ウ刊行物１の【図２】に図示されるように，被告がノイズ成分として挙げる光源（ストロボランプ２０，ＣＲＴディスプレイ１０，プロジェクター８及びスクリーン９）は，カメラ１４及びカメラ１５から見て，対象物（ゴルフボール１３，ゴルフクラブ３４）の背景に配置されないから，これらの光源が，ノイズ成分として無視できない程度のものとは考えにくい。
刊行物１では，暗所での高速多重撮影を条件とするので，段落【００１４】が，室外の明るい場所や高速多重撮影の際に外光が入る環境にゴルフゲーム模擬装置を設置できることを意図した記載でないことは明らかであり，暗所を確保できる空間の例として「室内」を挙げたにすぎないから，刊行物１において，ゴルフゲーム模擬装置が配置される空間では，高速多重撮影の際に外光がノイズ成分となることはない。
本願発明は，「特定の使用環境」ではない「一般家庭の室内」でのノイズを除去することを課題とする。刊行物１では，ゴルフゲーム模擬装置は，「特定の使用環境」に置かれ，本願発明が想定する「一般家庭の室内」（段落【０００６】）ではない。そして，刊行物１では，ゴルフゲーム模擬装置が「特定の使用環境」に置かれるので，ノイズ成分が無視できない程度に生じるとの被告の認識は失当である。(2)相違点３についての判断の誤り（取消事由１－２）ア本件審決は，「刊行物１記載の発明と刊行物３記載の技術は，いずれも撮影された画像から対象物の位置を検出するものであるから，刊行物１記載の発明において，対象物の位置の検出を容易に行うために，刊行物３記載の技術の対象物が「再帰反射体を含む」事項を適用することは，当業者が容易に想到し得たことである」と判断したが，誤りである。
イ刊行物１記載の発明では，【図２】に示されるように，ＣＣＤカメラ１４は床面に配置され，ＣＣＤカメラ１５は天井に配置され，ストロボランプ２０は，床面から少し離れた，プレイヤー１の腰の高さ付近に配置される。一方，刊行物３では，「再帰反射テープ６の部分はＴＶカメラ４に設けられたＬＥＤ５の発する光を光源の方向へ返」す（段落【００２６】）。これは，再帰反射材の一般的な性質であり，光源からの光は，再帰反射材に反射されると，その反射光は，光源に戻って行く。したがって，刊行物１記載の発明のゴルフクラブ３４に，刊行物３の再帰反射材を取り付けた場合，刊行物１記載の発明のＣＣＤカメラ１４，１５及びストロボランプ２０の配置では，ストロボランプ２０からの光をゴルフクラブ３４に照射しても，反射光はストロボランプ２０に戻り，ＣＣＤカメラ１４，１５には入射せず，撮影ができない。この点は，ボール１３に再帰反射材を取り付けた場合でも同じである。このことは，刊行物１記載の発明に，刊行物３記載の技術を適用することの阻害要因となる。刊行物１によれば，ＣＣＤカメラ１４，１５はゴルフボール１３及びゴルフクラブ３４を前方正面及び上方から多重高速撮影するので，ＣＣＤカメラ１４，１５の位置は【図２】に図示された配置に必然的に決定される（段落【００１８】，【００２６】）から，再帰反射された光を受光するためにストロボランプ２０の位置をカメラ１４とほぼ同一の方向に向けて配置するならば，カメラ１５には反射光が入射せず，カメラ１５の存在意義が没却され，逆に再帰反射された光を受光するためにストロボランプ２０の位置をカメラ１５とほぼ同一の方向に向けて配置するならば，カメラ１４には反射光が入射せず，カメラ１４の存在意義が没却され，刊行物１記載の発明の目的を達成することができない。また，刊行物１記載の発明の目的は，段落【０００４】に記載されるように，「実際のゴルフコースでゴルフゲームをしているような体感を覚えることができ，しかも，メンテナンスが容易なゴルフゲーム模擬装置を提供」することである。仮に，刊行物１記載発明のゴルフクラブ３４のクラブヘッドやボール１３に，刊行物３記載の再帰反射材を取り付けたとすると，クラブヘッドとボール１３とは毎回激しい衝突を行うものであるので，再帰反射材が破損することもあり，頻繁にメンテナンスを行うことが要求されるものと推測できる。したがって，刊行物１記載の発明の目的（メンテナンスの容易性）を阻害してまで，当業者が，刊行物１記載の発明に刊行物３記載の技術を適用することは考え難い。
(3)本願発明の顕著な作用効果の看過（取消事由２）ア本件審決は，「本願発明が奏する効果は，刊行物１記載の発明，並びに，刊行物２及び３に記載された技術から予測できる範囲内のものであって，格別なものではない」と判断したが，誤りである。


イ本願発明では，対象物は再帰反射体を含み，再帰反射体からの反射光は，強度を維持したまま再帰反射して戻っていく（再帰反射体が理想的な場合。ただし，精度の高い再帰反射体でない場合でも，撮影手段による受光強度は，表面が一様な散乱面からの反射光の受光強度に比べて大きくなる。）から，刊行物２記載の技術（刊行物２の【図１】の装置）と比較して，対象物から撮像手段までの遠近に強く依存することなく，対象物を精度良く検出することができる（本願発明の第１の効果）。ウ刊行物２記載の技術では，対象物体の距離の変動による反射光画像の画質への影響を抑制するため，発光状態決定手段５０１及び最大画素値検出手段５００を搭載する（【図１７】参照）ように，追加の回路や制御が必要となる。これに対して，本願発明では，対象物に再帰反射体を設けるだけで追加の回路や制御を必要とすることなく，簡易かつ安価に撮影手段と撮影対象物との間の距離の変動の問題を解決できる（本願発明の第２の効果）。
エ刊行物２記載の技術では，対象物体１０６よりも反射光抽出手段１０３に近い位置に非対象物体が存在する場合は，差分画像上では，抽出されては困る非対象物体が対象物体１０６よりも強く写り込んでしまい，対象物体１０６の検出が困難ないしは，できなくなる。これに対して，本願発明では，対象物よりも撮像手段に近い位置に非対象物が存在する場合でも，対象物は再帰反射体を含むので，非対象物より強くはっきりと差分画像に写り込み，対象物を精度良く検出できる（本願発明の第３の効果）。
オ刊行物２記載の技術では，撮影手段と撮影対象物との間の距離の変動の問題を解決する場合，表面が一様な散乱面である手を撮影するので，遠くの対象物には強い発光が必要になる。これに対して，本願発明では，再帰反射体を具備することで，刊行物２記載の技術と比較して，小さい発光量でも，遠くの再帰反射体を検出でき（本願発明の第４の効果），省エネルギーの観点からも刊行物２記載の技術より優れた顕著な効果を奏する。
カ本願発明では，対象物に再帰反射体を含めることにより，ストロボスコープの発光時と非発光時との差が際立ち，精度良く対象物を検出できる（本願発明の第５の効果）。これに対して，刊行物１記載の発明及び刊行物３記載の技術では，発光時と非発光時との差分を求めておらず，発光時と非発光時との差を際立たせるといった課題は存在しない。また，刊行物２には，発光時と非発光時との差を際立たせるといった課題を示唆する記載はない。したがって，再帰反射体を具備したことに基づく本願発明の第５の効果は，刊行物１～３に記載の構成から予想し得るであろう範囲を超えた格別に顕著な作用効果である。
キ上記本願発明の第１～第５の効果については本願の明細書等に明記されていないが，明細書等から当業者がこれらの効果を推論できることは明らかである。(4)本願発明と刊行物１記載の発明との相違点の看過（取消事由３）ア刊行物１記載の発明は，暗所において（甲１の段落【００１５】，【００３０】），ストロボランプ（ストロボスコープ）を使用し（甲１の【図１】），高速で多重撮影を行う（甲１の段落【００３２】）。これは，刊行物１記載の発明が，一般的なストロボ撮影を行っていることを示す。
これに対して，本願発明では，一般的なストロボ撮影，すなわち，多重撮影を行っていない。本願発明では，「撮像手段」は，「前記ストロボスコープの発光時および非発光時にそれぞれ対象物を撮影」する。
イ刊行物２記載の技術では，発光手段の発光時と非発光時のそれぞれにおいて，電荷蓄積期間を設けており，多重撮影を行っていない（甲２の段落【００７９】，【図５】）。このように，副引用発明である刊行物２記載の技術は多重撮影を行わず，一方，主引用発明である刊行物１記載の発明は多重撮影を行うものであり，両者は全く異なる機能，作用を有する，異なる技術である。
ウしたがって，主引用発明と副引用発明とを組み合わせる動機づけは存在しないから，本件審決が，「刊行物１記載の発明及び刊行物２記載の技術に基づいて，上記相違点１に係る事項とすることは，当業者が容易に想到し得たことである」とした判断は誤りである。
(5)刊行物１記載の発明と刊行物２記載の技術，刊行物３記載の技術との組合せ
阻害要因の看過（取消事由４）
ア刊行物２記載の技術は，段落【００２１】に記載されているように，手や身体の一部に色マーカや発光部を取り付けなくても，簡易に動きを入力できる入力装置を提供することを目的とする。一方，刊行物３記載の技術は，入力手段（筆記用具）に再帰反射材（マーカに相当）を取り付けるものである。したがって，刊行物１記載の発明に，刊行物２記載の技術と刊行物３記載の技術とを同時に適用することは，刊行物２記載の技術の目的を阻害する。よって，刊行物１記載の発明に刊行物２記載の技術を適用しようとする場合は，刊行物１記載の発明に刊行物３記載の技術を適用することはできない。逆に，刊行物１記載の発明に刊行物３記載の技術を適用しようとする場合は，刊行物１記載の発明に刊行物２記載の技術を適用することはできない。以上のように，刊行物１記載の発明に，刊行物２及び刊行物３記載の各技術を同時に組み合わせることに対して阻害要因が存在する。
イしたがって，審決が，「本願発明は，刊行物１記載の発明，並びに，刊行物２及び３に記載された技術に基づいて，当業者が容易に発明することができたものである」とした判断は誤りである。
２被告の反論


(1)相違点１についての判断の誤り（取消事由１－１）に対しア刊行物１記載の実施例のゴルフゲーム模擬装置内において，ＣＣＤカメラ１４，１５が撮影を行っている時点で光源となり得るものとしては，「ストロボランプ２０」，「ＣＲＴディスプレイ１０」，「プロジェクター８」及び「スクリーン９」がある。そして，ＣＣＤカメラ１４，１５で検出される光のうち，上記各光源からの直接光，及び，ストロボランプ２０から発光され，ゴルフクラブ１３又はゴルフクラブ３４によって反射された反射光以外の反射光が，審決でいうところの「ノイズ成分」に相当する。また，刊行物１の段落【００１４】には，「この発明の一実施例のゴルフゲーム模擬装置は，たとえば室内に設置され」と記載されるように，刊行物1記載の発明のゴルフゲーム模擬装置の設置場所は，実施例のような室内に限定されていない。したがって，刊行物1記載の発明のゴルフゲーム模擬装置は，それが室外に設置される場合には，外光も上記「ノイズ成分」となる可能性があるものである。してみると，本件審決が述べたように，刊行物1記載の発明のゴルフゲーム模擬装置において，「使用する環境により」，上記ノイズ成分が無視できない程度に生じることが考えられ，このような場合などに，「必要に応じて対象物以外のノイズ成分を除去すべきことは，当業者が当然に想定するべき一般的な課題に過ぎず」（本件審決８頁２２～２４行目），刊行物１に記載の発明において，ノイズ成分を除去しようとする動機づけがないとはいえない。イ刊行物１（甲１）の【図２】に記載の実施例では，対象物（ゴルフボール１３，ゴルフクラブ３４）の背景には，符号「１」で示されるプレイヤーがおり，プレイヤーの衣服や装身具等により反射された光がノイズ成分となるおそれがあることは明らかである。また，刊行物１記載のゴルフゲーム模擬装置においては，プレイ中にスクリーン９やＣＲＴディスプレイ１０に動画が表示されており，ノイズ成分となる光は，ＣＣＤカメラ正面から到達する光のみではなく，スクリーン９やＣＲＴディスプレイ１０の映像に由来する光もノイズとなり得るものである。
また，原告の主張は，特許請求の範囲の記載に基づくものではない。本願の明細書段落【００８９】は，設置場所の例示にすぎず，設置場所を原告が主張するように，「一般家庭の室内」と限定的に解釈すべき理由は見当たらない。現に，出願当初の明細書（甲４）の段落【００３６】には，「医療機器等のマンマシンインターフェース」が用途の１つに挙げられていた。
(2)相違点３についての判断の誤り（取消事由１－２）に対しア乙１の１頁に定義されるように，「再帰反射」とは，「広い照射角にわたって，入射光の方向にほぼ沿う方向に，選択的に反射光が戻るような反射」であり，「再帰性反射体」とは，「その反射光のほとんどが再帰反射である面又は器具」である。再帰性反射体は，乙１に記載されるように「反射シートや車両用反射器として広く用いられている」ものであり，夜道において，車両のヘッドライトから少しずれた位置に着席する運転者が，前方の車両に取り付けられた反射器や，反射シートを備える道路標識を容易に認識できるように，再帰性反射体により反射された光は，光源に完全に一致する方向だけではなく，光源の近傍周囲の方向にも届くものであることは，技術常識である。そして，刊行物３には，段落【００２６】，段落【００４６】に記載されるように，再帰性反射体を利用すると，反射光が光源の近傍周囲の方向に戻るため，光源の近傍に設けられたカメラで撮像した際に明るく写り，再帰性反射体の像を容易に区別して検出できることが示されている。ここで刊行物１の記載についてみるに，刊行物１の【図２】には，符号「２０」で示されるストロボランプと，符号「１４」で示されるＣＣＤカメラとを，ほぼ同一の方向に向けて配置した様子が記載されているものの，ストロボランプ２０とＣＣＤカメラ１４，１５との位置関係が，【図２】に図示されたようなものに限定されることを示す記載もないので，上記技術常識も考慮すれば，刊行物１記載の発明において，対象物の検出を容易に行うために，刊行物３記載の技術の再帰反射部材を適用して，再帰反射部材で反射された光を撮像するようにすることは，当業者が容易に想到し得た事項である。してみると，刊行物１の【図２】に図示されているストロボランプ２０とＣＣＤカメラ１４，１５との位置関係が，ゴルフクラブ３４に上記再帰反射部材を取り付けた場合に，当該再帰反射部材によって反射されたストロボランプ２０からの光が，ＣＣＤカメラ１４，１５に入射しないような関係であるとしても，そのこと自体は，刊行物１記載の発明に刊行物３記載の技術を適用することを妨げる事情とはならない。


刊行物１記載の発明において刊行物３記載の再帰反射材に係る技術を適用することにより，複数あるＣＣＤカメラ１４，１５の一方で対象物検出が難しくなるのであれば，各カメラに対応したストロボランプを設け，これらを同期させて発光させるようにすることは，当業者であれば適宜なし得ることである。また，刊行物２記載の技術は，１つの「反射光抽出手段１０２」によりジェスチャーやポインティングなどの情報を得ることができるものでもあるところ（【図２】），刊行物１記載の発明に刊行物２記載の技術を適用することにより，刊行物１記載発明のゴルフボール１３やゴルフクラブ３４の動きは，「ＣＣＤカメラ１４」から置き換えられた「反射光抽出手段１０２」により認識できるので，仮にＣＣＤカメラの台数が１台になったとしても，刊行物１記載の発明の目的が達成できなくなるようなことはない。イ刊行物１記載のゴルフクラブ３４のクラブヘッドやゴルフボール１３に刊行物３記載の再帰反射部材を設ける場合には，これらのストロボランプ２０（ＣＣＤカメラ１４）の方向に面する部位に設ける必要があることは自明であり，クラブヘッドとゴルフボールとが相互に衝突し合う部位，すなわち，ストロボランプ２０に面する方向とは平行で，ストロボランプ２０からの照射光が届きにくいような面に設けるようなことはしないと考えるのが普通である。このように，クラブヘッドとゴルフボールとが相互に衝突し合う部位に再帰性反射体を設けるわけではないことを前提とすると，原告主張のような阻害要因があるとはいえない。ウ本願発明には，ストロボスコープの設置数や，対象物が備える再帰反射材の数について特定できる記載はなく，本願の発明の詳細な説明にも，これらの数が特定のものに限定される旨の記載はない，一方，プロセサやコンピュータの数が増えることも容認している（段落【０１４７】）。他方，刊行物１には，ストロボランプの配置が【図２】に示されたようなものに限定されることを示す記載はないから，刊行物１記載の発明において刊行物３記載の再帰反射材に係る技術を適用することにより，複数あるＣＣＤカメラ１４，１５の一方で対象物検出が難しくなるのであれば，各カメラに対応したストロボランプを設け，これらを同期させて発光させるようにすることは，当業者であれば適宜なし得ることである。(3)本願発明の顕著な作用効果の看過（取消事由２）に対し再帰反射は，乙１に記載されたとおり「広い照射角にわたって，入射光の方向にほぼ沿う方向に，選択的に反射光が戻るような反射」であるところ，一般的な反射との対比において，反射光の輝度が高く，距離による影響が小さくなるとの作用効果が得られることは自明である。このような作用効果については，刊行物３の段落【００２６】の記載，乙２の請求項１に再帰反射性材料を「測量用標的装置」に適用することが開示されていること，乙２の２頁左欄２２～３６行目の「《作用》球状レンズによる屈折と反射層とで照射光軸に平行な理想的再帰性反射が得られる。……視準器側からの照射光源により自然光等の外的反射光と区別することができる」との記載，同３頁左欄１～８行目の「《効果》……本考案の測量用標的は何れも光の反射効率や輝度を良好に保つ構成がなされているので，……測点の画像が良好な輝点となる輝度を出し易く，自動的な視準を得やすくしている。……標的の反射光がコントラストを明瞭にしているので，視準が容易である」との記載によっても裏付けられている。
したがって，原告主張の本願発明の第１，第３～第５の効果は，再帰性反射体を使用したことにより生じる再帰反射自体による自明な作用効果であって，刊行物３の記載から当業者が予測し得たものである。
また，このような作用効果を有する再帰反射は，乙１の８～９頁に記載された解説図１，２の記載から明らかなように，再帰性反射体によって生じるものであり，その再帰反射に回路や制御を必要としないことも自明である。よって，原告主張の本願発明の第２の効果は，再帰性反射体を使用したこと自体による自明な作用効果であって，刊行物３の記載から当業者が予測し得たものである。さらに，上記各作用効果は，原告も認めるように本願の明細書及び図面に記載されたものではない。原告は，明細書等の記載からこれらの作用効果は推論できると主張するものの，これらの作用効果が上記のとおり自明なものであるがゆえに，推論できたものというべきである。
したがって，本件審決の効果の予測性についての判断に誤りはない。(4)本願発明と刊行物１記載の発明との相違点の看過（取消事由３）に対しア刊行物１には，ストロボの発光とカメラの撮影との関係について，以下の記載がある。
「【００１８】ＣＰＵ３はマルチバスコントローラ１９を介して画像制御器３２に接続される。画像制御器３２にはＣＣＤカメラ１４，１５と……とストロボ電源３３が接続される。ＣＣＤカメラ１４，１５はプレイヤー１が打球するのを前方正面および上方から多重高速撮影する。……ストロボ電源３３はストロボランプ２０を発光させる。ストロボランプ２０が発光すると，ＣＣＤカメラ１４，１５は……撮影する。画像制御器３２には同期Ｉ／Ｏ１６とフレームメモリ１７，１８が接続される。同期Ｉ／Ｏ１６は画像制御器３２を介してＣＣＤカメラ１４，１５に同期信号を与える。フレームメモリ１７，１８はＣＣＤカメラ１４，１５で撮影された画像データを記憶する。」
「【００２３】……プレイヤー１の正面前方と上方に設けられているＣＣＤカメラ１４，１５には，画像制御器３２に接続された同期Ｉ／Ｏボード１６から同期信号が与えられる。ＣＣＤカメラ１４，１５の撮影出力である画像信号はフレームメモリ１７，１８に与えられて記憶される。フレームメモリ１７，１８に記憶された画像はマルチバスコントローラ１９を介してＣＰＵ３に与えられる。ＣＰＵ３は同期Ｉ／Ｏボード１６から出力される同期信号に同期させてストロボ電源３３に制御信号を与え，ストロボランプ２０を間欠的に閃光させる。同時に，ＣＰＵ３はＣＣＤカメラ１５の出力の画像信号を記憶しているフレームメモリ１８で画像処理方法の
１つである二値化を行ない……」


しかしながら，上記刊行物１の記載からは，刊行物１記載の発明の「多重撮影」の態様が，甲８（２２頁（Ａ）欄）に記載されたタイミングチャートの態様（以下「原告主張態様」という。）のものとは断定できない。一方，「多重撮影」の態様としては，乙３（第１図），乙４（【図１】）及び乙５（【図３】）に開示されるようなタイミングチャートの態様（以下「第二態様」という。）のものもあり，刊行物１記載の発明の「多重撮影」の態様が，第二態様のものであることも否定できない。そして，刊行物１記載の発明の「多重撮影」が，原告主張態様のものであるか第二態様のものであるかにかかわらず，上記刊行物１の記載から，二値化される画像信号がストロボランプ２０の発光時の画像信号であることは明らかであるので，本件審決には，原告が主張するような相違点認定の看過はない。
イ刊行物１記載の発明の「多重撮影」が原告主張態様又は第二態様のいずれのものであるかにかかわらず，刊行物１記載の発明のゴルフゲーム模擬装置では，ノイズ成分が無視できない程度に生じると考えられ，このような場合などに，必要に応じて対象物以外のノイズ成分を除去すべきことは，当業者が当然に想定するべき一般的な課題にすぎず，一方，刊行物２には，当該一般的な課題の解決手段であるノイズ成分を除去するための発明が開示されているから，一般的な課題及びその解決手段との観点から，両発明を組み合わせる動機づけがあるというべきである。機能及び作用の観点から検討しても，刊行物１記載の発明の「多重撮影」が第二態様のものとすると，刊行物１記載の発明と刊行物２記載の技術とは，ストロボの発光とカメラの露光とが同期する多重撮影である点において，共通の機能及び作用を有する。刊行物１記載の発明の「多重撮影」が原告主張態様のものとしても，両発明は，動きのある対象物を，ストロボスコープを使用して撮影し，その動きを認識するという共通の機能及び作用を有するものであり，刊行物１記載の発明と刊行物２記載の技術とは，全く異なる技術ではない。
(5)刊行物１記載の発明と刊行物２記載の技術，刊行物３記載の技術との組合せ
阻害要因の看過（取消事由４）に対し
原告が引用する刊行物２の段落【００２１】は，従来技術を説明するものであって，その記載は以下のとおりである。
「【００２１】……また，手や身体の一部に色マーカーや発光部を取り付け，画像によりそれらを検出し，手・身体の形，動きなどを捉える装置もあり，一部実用化されている。しかし使用者の利便性を考えると，操作の度に装置を装着しなくてはならないというのは大きなデメリットであり，応用範囲を非常に制約する。また，データグローブの例に見られるように，装置を手などの可動部に装着して使用する装置は耐久性が問題になりやすい。」
この記載から明らかなように，同段落は，使用者の「手や身体の一部に色マーカーや発光部を取り付け，画像によりそれらを検出し，手・身体の形，動き」を認識する場合においては，「操作の度に装置を装着しなくてはならない」こと等が問題であることを説明するものである。すなわち，手や身体の一部にマーカー等を装着する場合における問題を説明するものにすぎず，手や身体以外の物品等にマーカー等を装着する場合について述べたものではない。本件審決が，刊行物２記載の技術を適用するとしている刊行物１記載の発明は，「ゴルフボール１３とゴルフクラブ３４の外形形状」を認識対象とするものであって，上記問題は無関係である。本件審決で認定した，刊行物２記載の技術は，対象物がどのようなものに対しても適用できる技術であることは当業者に明らかであり，本件審決には，原告が主張するような組合せ阻害要因はない。
第４当裁判所の判断
当裁判所は，原告主張の取消事由１－２（相違点３についての判断の誤り）及び取消事由４（刊行物１記載の発明と刊行物２記載の技術，刊行物３記載の技術との組合せ阻害要因の看過）は理由があり，審決は，違法として取り消されるべきものと判断する。その理由は，以下のとおりである。
１取消事由１－２（相違点３についての判断の誤り）について
(1)本願発明の内容
本願発明は，ストロボスコープを使った入力システムを備える情報処理装置に関し，特に，ストロボスコープで照射した対象物の映像信号を処理する情報処理装置に関する（本願の明細書（甲４，甲６）の段落【０００１】）ものである。従来の体感ゲーム装置では，①対象物（例えば，バットやラケット）の操作情報（位置，速度，向き）の要求を充足できない，②ストロボスコープを用いれば，上述のような，対象物の位置や速度を把握することができるが，得られた映像信号をリアルタイムで解析する具体的な手法は開示されていない，③撮影した映像信号から対象物を抽出し，その対象物の位置を求め，その位置情報をゲーム装置やコンピュータの入力とする方法は，特定の使用環境ではうまく動作するが，一般家庭の室内では正確な位置情報を得るのはかなり困難であるなどの問題があった（段落【０００２】，【０００４】～【０００６】）。
そこで，本願発明は，ストロボスコープを用いてコンピュータやゲーム機にリアルタイムで入力を与えることができる新規な情報処理装置を提供することを目的として（段落【０００７】），特許請求の範囲に記載した構成を採用し，ストロボスコープが対象物を明るく照射することにより，撮像結果における対象物と対象物以外とのコントラストを高め，対象物の検出を容易にしており，また，第１の手段が複数の発光時映像信号と複数の非発光時映像信号とのそれぞれの差を算出することにより，移動体である対象物以外の静止画像や固定光源等のノイズ成分の影響を抑えて対象物の位置，大きさ，速度，加速度，運動軌跡パターンを正確に，かつ簡単な情報処理で検出することが可能となり，そのようにして算出された情報に基づいて，第２の手段が所定の情報処理を行い，そのときに，対象物が再帰反射体を含むので，対象物と他の画像とのコントラストがさらに強調されるため，安価な構成で検出精度を高めることが可能となる（段落【０００８】）。
そして，本願発明によれば，ストロボスコープによって照射された対象物の撮像結果をディジタル的に解析し，対象物の位置，移動速度，加速度，運動軌跡といった情報をパーソナルコンピュータやビデオゲーム機といった情報処理装置への入力として扱うことが可能となり（段落【００３７】），簡単な情報処理のみで，ノイズや外乱の影響を抑えた精度の高い検出が可能であるので，コスト，許容される消費電力等の条件によりプロセサのパフォーマンスが制限されるシステムの上でも容易に達成が可能となるという効果を奏するものである（段落【００３８】）。
(2)刊行物１記載の発明
ア刊行物１（甲１）から前記第２の３(2)アの刊行物１記載の発明を認定できることは，当事者間に争いがない。


イ刊行物１記載の発明は，ゴルフゲーム模擬装置に関し，特に，室内で実際のゴルフコースでプレイしているのと同様の状態で手軽にプレイを楽しむことが可能なゴルフゲーム模擬装置に関する（段落【０００１】）ものであり，実際のゴルフコースでゴルフゲームをしているような体感を覚えることができ，しかもメンテナンスが容易なゴルフゲーム模擬装置を提供することを目的とし（段落【０００４】），プレイヤーがボールを打球したとき，その打球音を検知してストロボライト２０を間欠発光させると同時に，ゴルフクラブ３４及びゴルフボール１３を，プレイヤーの上方及び正面前方に設置された２台のＣＣＤカメラ１４，１５によって高速多重撮影し，撮影した画像データに応じてゴルフクラブ３４及びゴルフボール１３の運動を解析し，スクリーン上にボールの運動を表示させることによって，プレイヤーは室内にいながらゴルフコースであたかもプレイをしているごとく楽しむことができ，しかも，打球を検出するのに機械的な構成を用いていないため，メンテナンスが容易になるという効果を奏するものである（【請求項１】，段落【００１８】，【００２３】，【００２５】，【００２６】，【００３２】，【図１】，【図２】。図面については別紙記載１参照）。
(3)刊行物３記載の技術
刊行物３（甲３）から前記第２の３(2)オの刊行物３記載の技術が本願の優先日において既に公知であったと認定できることは，当事者間に争いがない。
(4)再帰反射体の反射特性について
ア乙１の２枚目の「３．用語及び定義    (1)一般的概念を表す用語」の欄には，「再帰反射」については「広い照射角にわたって，入射光の光路にほぼ沿う方向に，選択的に反射光が戻るような反射」，「再帰性反射体」については「その反射光のほとんどが再帰反射である面又は器具」と記載されており，同８頁の解説図１及び同９頁の解説図２には，再帰性反射体による反射光が，入射光の光路にほぼ沿う方向に，選択的に戻る様子が図示されている（図面については別紙記載２参照）。イまた，刊行物３（甲３）には，「……図２（ａ）に示すように，ＴＶカメラ４は，斜め上から用紙１を撮像するため，ＴＶカメラ４のレンズ４３とイメージセンサ４４は，中心位置をオフセットして設けられることが望ましいが，市販のＴＶカメラを用いる場合は，撮像された画像のうちの第四象限部分に用紙１の全体が収まるようにＴＶカメラを配置すればよい」（段落【００２４】），「……再帰反射テープ６の部分はＴＶカメラ４に設けられたＬＥＤ５の発する光を光源の方向へ返すために，ＴＶカメラ４で撮像される全体像の中で，ひときわ明るく写る。……」（段落【００２６】）と記載されており，【図２】（ａ）において，ＬＥＤ５の近傍にイメージセンサ４４が配置されることが図示されている（別紙記載３参照）。ウ以上の記載から，再帰反射体は，光源から入射した光を，この光源に完全に一致する方向だけではなく，光源の近傍周囲の方向にも反射させるものであると認められる。なお，本願の明細書の「この４つの赤外発光ダイオード４２ａ－４２ｄは，上で説明したように，対象物（ゴルフクラブ型入力装置１４）を照らすように，イメージセンサ４０の視点方向と同一方向に赤外光を照射するようにかつイメージセンサ４０を囲むように配置される」（段落【００５７】）との記載，及び，【図２】，【図３】に図示されている発光ダイオード４２とイメージセンサ４０との位置関係からも，再帰反射体は，光源から入射した光を，この光源に完全に一致する方向だけではなく，光源の近傍周囲の方向にも反射させるものである（図面については別紙記載４参照）。
(5)検討
ア上記(2)のとおり，刊行物１記載の発明は，ストロボライト２０を間欠発光させると同時に，ゴルフクラブ３４及びゴルフボール１３を，プレイヤー１の正面前方及び上方の２台のＣＣＤカメラ１４，１５によって高速多重撮影するものであるところ，ゴルフクラブ３４又はゴルフボール１３に，刊行物３記載の再帰反射体を取り付けた場合，ストロボライト２０の間欠発光を再帰反射体によって反射させ，その反射光を２台のＣＣＤカメラ１４，１５で高速多重撮影することになる。ここで，上記(4)ウのとおり，再帰反射体は，光源から入射した光を，この光源に完全に一致する方向，及び光源の近傍周囲の方向に反射させるものであるから，ストロボライト２０の反射光を正面前方のＣＣＤカメラ１４に入射させようとすると，正面前方のＣＣＤカメラ１４の近傍にストロボライト２０を配置することになるが，そのようにすると，上方のＣＣＤカメラ１５は，ストロボライト２０の近傍周囲には配置されていないから，再帰反射体からの反射光を上方のＣＣＤカメラ１５に入射させることはできない。そこで，ストロボライト２０の反射光を上方のＣＣＤカメラ１５に入射させようとして，このＣＣＤカメラ１５の近傍にストロボライト２０を配置させると，今度は，正面前方のＣＣＤカメラ１４が，ストロボライト２０の近傍周囲には配置されなくなるから，再帰反射体からの反射光を正面前方のＣＣＤカメラ１４に入射させることはできなくなる。そして，ストロボライト２０を，正面前方のＣＣＤカメラ１４の近傍以外の位置や上方のＣＣＤカメラ１５の近傍以外の位置に配置すると，再帰反射体からの反射光は，２台のＣＣＤカメラ１４，１５のいずれにも入射させることはできない。


そうすると，刊行物１記載の発明のゴルフボール１３又はゴルフクラブ３４に再帰反射体を取り付けた場合に，ストロボライト２０をどのように配置しても，再帰反射体からの反射光を２台のＣＣＤカメラ１４，１５の両方に入射させることはできないし，また，再帰反射体を採用したことによって，対象物と他の画像とのコントラストが更に強調されるため，安価な構成で検出精度を高めることが可能となるという本願発明の効果（段落【０００８】）も得られない。なお，ストロボライトの配置する場所によっては，一方のＣＣＤカメラに再帰反射体からの反射光が入射し，かつ，他方のＣＣＤカメラに再帰反射体からの微弱な光が入射するようにできたり，また，両方のＣＣＤカメラに再帰反射体からの微弱な光が入射するようにできるかもしれないが，再帰反射体からの微弱な光がＣＣＤカメラに入射しても，対象物と他の画像とのコントラストは強調されないから，再帰反射体を採用したことによる上記効果は得られない。
イしたがって，刊行物１記載の発明に刊行物３記載の技術を適用することには，阻害要因があるといえる。よって，相違点３について，「刊行物１記載の発明において，対象物の位置の検出を容易に行うために，刊行物３記載の技術の対象物が『再帰反射体を含む』事項を適用することは，当業者が容易に想到し得たことである」（９頁１８～２１行）とした本件審決の判断は誤りである。
(6)被告の主張について
ア被告は，刊行物１の【図２】に図示されているストロボライト２０とＣＣＤカメラ１４，１５との位置関係が，ゴルフクラブ３４に再帰反射部材を取り付けた場合に，当該再帰反射部材によって反射されたストロボライト２０からの光が，ＣＣＤカメラ１４，１５に入射しないような関係であるとしても，そのこと自体は，刊行物１記載の発明に刊行物３に記載の発明を適用することを妨げる事情とはならないと主張する。
しかし，刊行物１記載の発明において，ゴルフクラブに再帰反射部材を取り付けた場合に，ストロボライト２０をどのように配置しても，ゴルフクラブと他の画像とのコントラストがさらに強調されるように，再帰反射部材からの反射光を２台のＣＣＤカメラ１４，１５の両方に入射させることができないことは上記(4)アのとおりであるから，被告の主張は採用できない。
イ被告は，刊行物１記載のゴルフクラブ３４のクラブヘッドやゴルフボール１３に刊行物３記載の再帰反射部材を設ける場合には，クラブヘッドとゴルフボールとが相互に衝突し合う部位に再帰性反射体を設けるわけではないことを前提とすると，原告主張のような阻害要因があるとはいえないと主張する。確かに，刊行物１に記載のゴルフクラブ３４のクラブヘッドやゴルフボール１３に，刊行物３に記載の再帰反射部材を設ける場合に，わざわざクラブヘッドとゴルフボールとが相互に衝突し合う部位に設けるようなことはしないのが普通であるといえる。しかしながら，刊行物１記載の発明に刊行物３に記載の技術を適用することには上記(5)アの阻害要因があるから，被告の上記主張は上記(5)イの判断を左右しない。
ウ被告は，本願発明には，ストロボスコープの設置数や，対象物が備える再帰反射材の数について特定できる記載はなく，本願の発明の詳細な説明にも，これらの数が特定のものに限定される旨の記載はなく，一方，プロセサやコンピュータの数が増えることも容認している（段落【０１４７】）が，刊行物１には，ストロボライトの配置が【図２】に示されたようなものに限定されることを示す記載はないから，刊行物１記載の発明において刊行物３記載の再帰反射材に係る技術を適用することにより，複数あるＣＣＤカメラ１４，１５の一方で対象物検出が難しくなるのであれば，各カメラに対応したストロボライトを設け，これらを同期させて発光させるようにすることは，当業者であれば適宜なし得ることであると主張する。確かに，本願発明には，ストロボスコープの設置数や，対象物が備える再帰反射材の数を特定する記載はない。しかし，本願発明は，上記(1)のとおり，簡単な情報処理のみで，ノイズや外乱の影響を抑えた精度の高い検出が可能であるので，コスト，許容される消費電力等の条件によりプロセサのパフォーマンスが制限されるシステムの上でも容易に達成が可能となるものであるから，各カメラに対応したストロボライトを設け，これらを同期させて発光させることは，情報処理を複雑にし，コストや消費電力を上げることになり，本願発明の技術思想に反することになる。したがって，被告主張は採用できない。
エ被告は，刊行物２記載の技術は，１つの「反射光抽出手段１０２」によりジェスチャーやポインティングなどの情報を得ることができるものでもあるところ（【図２】），刊行物１記載の発明に刊行物２記載の技術を適用することにより，刊行物１記載の発明のゴルフボール１３やゴルフクラブ３４の動きは，「ＣＣＤカメラ１４」から置き換えられた「反射光抽出手段１０２」より認識できるので，仮にＣＣＤカメラの台数が１台になったとしても，刊行物１記載の発明の目的が達成できなくなるようなことはないと主張する。
しかし，上記(2)のとおり，刊行物１記載の発明は，ゴルフクラブ３４及びゴルフボール１３を，プレイヤーの上方及び正面前方に設置された２台のＣＣＤカメラ１４，１５によって高速多重撮影し，撮影した画像データに応じてゴルフクラブ３４及びゴルフボール１３の運動を解析し，スクリーン上にボールの運動を表示させることによって，プレイヤーは室内にいながらゴルフコースであたかもプレイをしているごとく楽しむことができ，しかも，打球を検出するのに機械的な構成を用いていないため，メンテナンスが容易になるという効果を奏するものである。そうすると，刊行物１記載の発明は，プレイヤーの上方及び正面前方に設置された２台のＣＣＤカメラを用いることを前提としている発明であって，ＣＣＤカメラを１台とすることを想定しているとはいえないから，被告の主張は，失当である。(7)以上のとおり，原告主張の取消事由１－２は理由がある。２取消事由４（刊行物１記載の発明と刊行物２記載の技術，刊行物３記載の技術との組合せ阻害要因の看過）について
(1)刊行物２記載の技術
ア刊行物２（甲２）から前記第２の３(2)エの刊行物２記載の技術が本願の優先日において既に公知であったと認定できることは，当事者間に争いがない。イ刊行物２には，以下の記載がある。
「ところで，手の仕草を認識するに利用可能な別の技術として，レンジファインダと呼ばれる，距離画像を入力する装置の応用が考えられる。このレジンジファインダ（判決注・原文ママ）の代表的な原理は，スポット光あるいはスリット光を対象物体に照射し，その反射光の受光位置から三角測量の原理で求めるといったものである。」（段落【００２０】）


平成２７年８月２０日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官
平成２６年（ワ）第２８３９号報酬請求事件
口頭弁論終結日平成２７年６月１日
判決
原告          株式会社ＤＮＰハイパーテック
（旧商号：株式会社ハイパーテック）
同訴訟代理人弁護士恩田    俊明
同吉原    崇晃
同柿崎    洋子
被告          株式会社モリサワ
同訴訟代理人弁護士近藤    剛史
同武田    大輔
同生田    哲也
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
被告は，原告に対し，１３４４万円及びうち６７２万円に対する平成２４年４月１日から，うち６７２万円に対する平成２５年１２月１日から，各支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，原告が，原告と被告との間で締結されたライセンス契約及びサポート契約が，当初の契約期間満了後も更新されているとして，被告に対し，更新された上記ライセンス契約及びサポート契約上のライセンス料支払請求権に基づき，平成２４年４月１日から平成２６年３月３１日までの分の年間サポート費用１３４４万円及びうち６７２万円に対する契約上の履行期の翌日である平成２４年４月１日から，うち６７２万円に対する同平成２５年１２月１日から，各支払済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。これに対し，被告は，後記争点(1)から(3)までのとおり主張して本件訴えの却下を求めるほか，後記争点(4)から(8)までのとおり主張して本件請求の棄却を求めている。
１前提事実（争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実）
(1)当事者（争いがない）
原告は，ソフトウェア製品の開発や特許技術調査，コンサルティング等を行っている株式会社である。
被告は，デジタルフォントの開発，販売，レンタル等を行っている株式会社である。
(2)本件ライセンス契約の締結
原告，被告及び技研商事インターナショナル株式会社（以下「技研」という。また，原告と技研とを併せて「原告ら」という。）は，平成１８年１２月２８日，以下の内容の「ライセンス契約書」により，ライセンス契約（以下「本件ライセンス契約」という。）を締結した（甲１。なお，契約当事者名は，本判決の表記に従い読み替え，日本語表記については適宜改める。）。
ア前文
被告と技研と原告は，原告が所有するプログラム（以下「本プログラム」という。）と被告が所有するフォント技術（以下「本フォント技術」という。）を組み合わせて原告が情報セキュリティ製品（以下「本製品」という。）を開発し，これを技研を通じて被告に販売する本製品の使用について，次のとおり契約する。（なお，原告の上記プログラムの名称は，「ＦｏｎｔｓＣｌｏａｋｅｒ」とされる。）
イ第３条（使用の権利）
１原告は被告に本契約に従い，フォント製品利用に関して本製品に組み込まれた本プログラムの非独占的な使用を許諾する。
２被告は，次の目的で本製品を使用する。
(1)   暗号化ソフトを使って被告のフォントに暗号化処理を施すこと。(2)前号の暗号の解読を目的として，被告が被告の製品に復号化ソフトを組み込んでエンド・ユーザーに被告が販売すること。３被告は，本条に定められた目的のために復号化ソフトを複製し，被告の製品に組み込んでエンド・ユーザーに販売することができる。
ウ第６条（ライセンス料）
１本製品の開発と第３条に規定する本製品に組み込まれた本プログラムの使用，２００６年１２月２８日被告・技研・原告間で締結したサポート契約（次項(3)の本件サポート契約）実施の対価として，ライセンス料を被告は技研に支払う。原告は，被告から技研への支払を原告に対する支払であることを認める。
２ライセンス料は，初期費用と毎年の年間サポート費用とし，金額は下記とする。
(1)   初期費用３２００万円（税別）
開発費用と，期限の定めのない復号化ソフトのライセンス費用
(2)年間サポート費用    ６４０万円（税別）
年間サポート実施料と暗号化ソフトの年間ライセンス費用
エ第１３条（契約期間）
契約の期間は，２００６年１２月２８日から２０１１年１２月２７日までの５年間とする。また，契約終了の３か月以前に被告・技研・原告のいずれからも相手方に対して書面にて解約の申入れを行い協議の上合意した場合を除き，この契約は更に１年間自動延長し，その後も同様とする。（以下略）
(3)本件サポート契約の締結
原告，被告及び技研は，平成１８年１２月２８日，「年間サポート契約書」により，次の内容の年間サポート契約（以下「本件サポート契約」という。また，本件ライセンス契約と本件サポート契約とを併せて「本件契約」という。）を締結した（甲２。なお以下の記載は前記(2)と同様である。）。
ア前文
被告と技研と原告は，三者間で２００６年１２月２８日に締結したライセンス契約…に基づき本製品のサポートについて，次のとおり契約を締結する。
イ第２条（サポートの範囲）
技研・原告は被告に対し，本製品に関して以下のサポートを行う。(1)サービスパック，アップグレード（ＯＳやＣＰＵなどのアーキテクチャ変更によりドライバの実装が変わった場合は除く）などｗｉｎｄｏｗｓ３２ｂｉｔＯＳがバージョンアップされた後も，本製品が仕様通りに動作するように維持，改良すること。
(2)サービスパック，アップグレード（ＯＳやＣＰＵなどのアーキテクチャ変更によりドライバの実装が変わった場合は除く）などＭａｃＯＳがバージョンアップされた後も，本製品が仕様通りに動作するように維持，改良すること。（以下略）
ウ第７条（支払条件及び方法）
技研は，年間サポート更新日の２か月前までに，被告に年間サポート費用更新に関する請求書を提出し，被告は，請求代金について請求書を受領した月の翌月末日までに支払う。（以下略）
エ第９条（契約期間）
本契約の発効日は，ライセンス契約書第８条に定める年間サポートの起算日とし，契約期間を５年間とする。また，契約終了の３か月以前に被告・技研・原告のいずれからも相手方に対して書面にて解約の申入れを行い協議の上合意した場合を除き，この契約は更に１年間自動延長し，その後も同様とする（以下「本件更新条項」という。）。


(4)本件契約に基づくライセンス料の支払（争いがない）本件ライセンス契約の発効日は平成１９年４月１日とされ，被告は，本件契約に基づき，初期費用として３３６０万円を，同日から平成２４年３月３１日までの５年間のサポート費用として計３３６０万円をそれぞれ支払った（いずれも税込）。
(5)原告らの被告に対するライセンス料の支払請求技研は，被告に対し，平成２４年２月２９日，同年４月１日以降のライセンス料として６７２万円の支払を求めた（甲３）。
また，原告は，被告に対し，平成２５年１０月１６日，同年４月１日以降のライセンス料として６７２万円の支払を求めた（甲４）。上記支払の求めに対し，被告はいずれの支払も行わなかった。
(6)技研による調停申立て
技研は，平成２４年１２月２５日，被告に対し，同年４月１日以降の年間サポート費用の支払を求める調停を申し立てた（甲６）が，平成２５年２月２６日，同調停申立てを取り下げ（乙５），同月２７日，被告に対して，「当社といたしましては，本件について本訴で争う予定はありません。」と通知した（乙６）。
２争点
（本案前の争点）
(1)本件の訴え提起が違法行為により行われたか。(2)原告に原告適格があるか。
(3)本件訴えに訴えの利益があるか。
（本案の争点）
(4)本件契約が解除により終了したか。
(5)本件契約が契約期間満了により終了したか。(6)本件契約は錯誤により無効か。
(7)被告が危険負担によりライセンス費用支払義務を負わないか。(8)本件請求は権利の濫用か。
３争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)（本件の訴え提起が違法行為により行われたか）について
（被告の主張）
以下のとおり，本件訴えの提起は違法であるから，本件訴えは却下されるべきである。
ア弁護士法違反及び私文書偽造・同行使の可能性
本件は，弁理士法６条の２のいわゆる付記弁理士に訴訟代理権が認められる余地がない事案であるにもかかわらず，訴状には，Ｐ３弁理士が原告訴訟代理人として挙げられており，Ｐ３弁理士には明らかな非弁行為の疑いがあり（弁護士法７２条），他の原告訴訟代理人弁護士らについても，Ｐ３弁理士との非弁提携の疑いがある（弁護士法２７条）。また，訴状訂正申立書において訴状の原告訴訟代理人欄のＰ３弁理士名が削除された経緯からすると，原告訴訟代理人である恩田俊明弁護士は，同弁理士に無断で，その意思に基づかず，訴状に同弁理士の記名押印を行ったということになり，有印私文書偽造罪及び同行使罪の疑いが残る。
イ本人の意思確認を経ない訴訟提起行為
本件訴えは平成２６年１月１６日に東京地方裁判所に提起されたが，同月２１日，原告代表者から被告に対し，訴訟を提起する予定であるので東京地裁か大阪地裁かを選択して回答するよう求める内容証明郵便（乙１）が発送された。また，この通知に対して，被告は，大阪地裁を選択する旨回答したが，その際にも，原告担当者から大阪地裁を管轄裁判所とすることについて了解する旨の返答がされた。
このような事態からすると，本件訴訟提起が原告代表者の意思によらずに，原告訴訟代理人の独断により行われた可能性が極めて高いといえ，原告訴訟代理人に弁護士職務基本規定２２条違反の疑いがあり，かつ原告訴訟代理人による訴訟提起自体が必要な授権を欠いていた可能性をも払拭し得ない。
（原告の主張）
否認ないし争う。
本件訴状は，平成２６年１月１６日，原告からの委任に基づき原告訴訟代理人により東京地方裁判所に提出されたものであり，その後裁判所との協議を経て，同月３０日付け訴状訂正申立書により代理人欄から「Ｐ３」の記載を削除したものである。
(2)争点(2)（原告に原告適格があるか）について
（被告の主張）
本件ライセンス契約上，ライセンス料等を請求する権利は全て技研が有するものであるから，原告は，自己の権利ではなく第三者たる技研の権利を，その権限が無いのに行使しようとするものといえる。
したがって，原告は，本件請求の当事者適格を欠く。
（原告の主張）
否認ないし争う。
本件契約においてライセンス料の支払請求権者と支払義務者の関係に立つのは原告と被告であり，技研は，本来は原告が受け取るべきライセンス料の受領代行者として各契約書に名を連ねているにすぎない。(3)争点(3)（本件訴えに訴えの利益があるか）について
（被告の主張）
本件のライセンス料支払を求めて技研が申し立てた調停には，原告担当者も申立人側関係者として出席し，技研と共に実質的な当事者の立場で調停に参加していたところ，そのような状況の下で，技研は，調停申立てを取り下げ，被告に対して，本件について本訴で争う予定はない旨を通知して，本件に関する請求の全てを放棄したのであるから，これらの行為は，原告の了承の下，本件請求権を放棄するという原告と技研との間の共通認識に基づきなされたものである。
したがって，技研が本件請求を放棄したことはもちろん，原告においても同様に本件請求を放棄していたのであるから，本件請求には訴えの利益がない。
（原告の主張）
争う。
(4)争点(4)（本件契約が解除により終了したか）について
ア民法６５１条１項に基づく委任契約の解除
（被告の主張）
本件サポート契約は，準委任契約の性質を有するから，民法６５１条１項によりいつでも解除をすることができる。また，仮に本件契約が，受任者たる原告らの利益のためにも委任がなされた場合に当たるとしても，本件においては，遅くとも平成１９年４月の時点において，本製品を使用するＤＴＰソフトの中心メーカーであったアドビシステムズ社（以下「アドビ社」という。）から動作保証が得られないこととなり，また，遅くとも平成２１年１２月頃にはＯＳの６４ｂｉｔ化に対応できないこととなったことから，商品化が不可能となり，本件契約の当初の目的が達成できないことが客観的に明らかであったという「やむを得ない事由」が存在する（同条２項ただし書）。また，そもそも本件においては，被告が解除権を放棄していたものと解することはできない以上，被告は「やむを得ない事由」がなくても，いつでも委任契約を解除することができるものである。本件においては，平成１９年４月の時点より，再三にわたってやむを得ない合理的な事情に基づき，被告から原告に対する契約解除の意思表示がなされており，本件契約は既に解除されている。
（原告の主張）


本件ライセンス契約及び本件サポート契約は，そもそも一体の契約として締結されたものであり，その性質は，通常のライセンス契約と同様に無名契約である。このような法的性質に鑑みれば，本件契約の一部を構成するにすぎない本件サポート契約について，民法６５１条をはじめとする同法の委任に関する規定の適用はない。
また，仮に本件サポート契約を本件ライセンス契約と切り離して取り扱うことが妥当な場合であっても，被告は，本件更新条項により，民法６５１条１項に基づく解除権を制限，放棄しており，また，何ら被告による解除権行使を正当たらしめるようなやむを得ない事由はない。
イ履行不能又は債務不履行による解除
（被告の主張）
本件契約の目的は，原告が所有するプログラムと被告が所有するフォント技術を組み合わせて，原告が開発した本製品を，技研を通じて被告に販売し，被告が同製品を商品化して使用することにあった。しかし，本製品の商品化については，争点(4)に関する被告の主張のとおり，遅くとも平成１９年４月又は平成２１年１２月の時点において不可能であることが確定しており，遅くともこの時点において，原告らがサポートすべき製品の不存在が確定している以上，原告らのサポート義務は履行不能に陥っている。
そして，遅くとも平成２１年１２月９日の打合せに際し行われた解除の意思表示により，本件契約は有効に解除されている。また，それ以降も，解除の意思は幾度となく示されており，最終的には，平成２３年１１月３０日付け「契約終了申し入れ書」（甲８）によっても被告の本件契約解除の意思は表示されている。
さらに，仮に，上記のとおり履行不能とまではいえないとしても，原告らがサポート義務を履行していたという事実は認められない。本件においては，遅くとも平成２１年１２月９日の打合せに際し，履行不能等を原因とする解除の意思表示がなされているのであるから，これを事実上の催告であると考えれば，その後相当期間経過後に幾度となく随時行われた解除の意思表示により解除は有効に成立している。そして，最終的には遅くとも平成２３年１１月３０日付け「契約終了申し入れ書」（甲８）によっても，被告の本件契約解除の意思は示されているよって，本件契約は，原告の履行不能又は債務不履行により，法律上有効に解除されている。
（原告の主張）
そもそも本件サポート契約におけるサポートの対象たる本プログラムは存在しているから，被告のサポート義務は履行不能ではない。被告が主張するアドビ社の承認や６４ｂｉｔ化の対応は，本件ライセンス契約及び本件サポート契約に基づいて原告が負う債務ではなく，完成した本製品の引渡しを受けた被告側の事情にすぎない。いずれにせよ被告による履行不能解除の主張は失当である（民法５４３条ただし書）。
また，本件サポート契約上，原告は，本製品の維持・改良（２条１号，２号）や不具合の調査改修（２条３号，５号，６号），情報提供（２条４号）等の役務の提供を必要に応じて行う義務を負っており，必要に応じてこれらの義務を果たしているから，原告に債務不履行はない。
ウ事情変更の法理による解除
（被告の主張）
本件においては，争点(4)に関する被告の主張のとおり，遅くとも平成１９年４月又は平成２１年１２月の時点において不可能であることが確定しているところ，このように本件契約当時には容易に予測できない事情が生じており，これによって被告が当初予定した本件契約の目的は一切達成することができなくなっている。そうである以上，契約当初の合意内容をそのまま維持し，被告にのみ事情変更による不利益を一方的に負わすことは公平の観点から相当でない。
よって，本件契約は，被告が解約を申し入れたいずれかの時期において，事情変更の法理に基づき，法律上有効に解除されている。
（原告の主張）
一般に事情変更の法理に基づき契約の解除が認められるためには，契約締結時には当事者が予想できなかった社会的事情の変更が生じ，契約の内容の実現をそのまま強制することが不合理と認められることが必要である。この点被告がるる主張する事情はいずれも「本製品の商品化」うんぬんという被告側の事情にすぎない。また，被告の主張するような事実はビジネスを行う上では事前に見通せていたはずの当然に負うべきリスクであり，「当事者が予想できなかった社会的事情の変更」ではない。この点に関する被告の主張は失当である。
(5)争点(5)（本件契約が契約期間満了により終了したか）について
ア本件更新条項の解釈
（被告の主張）
本件更新条項について，当事者間の「合意」がなければ期間満了による終了は認められず，常に自動更新されるものであると形式的に解釈するならば，本件サポート契約は，原告らが契約の終了に同意しない限り，被告の意思に反して永久的に存続することとなり，被告は，技術が陳腐化しても，永久的に年間６４０万円（税抜）の支払いを余儀なくされるという不合理かつ不可解な結果を招来することとなる。
このような解釈は，契約長期化のリスクとエンドユーザーに対するサポート打切りのリスクを考慮して契約期間を５年と定めた趣旨を無意味にするものであり，当事者の合理的意思に反するばかりか，著しい対価的不均衡を生じさせるものであり，このような不合理かつ不公平な契約に当事者が拘束されなければならないとは到底考えられない。
したがって，本件契約の期間が満了し，被告から更新拒絶の意思表示がされた以上，契約は更新されていないと認めるべきである。
（原告の主張）
本件更新条項に基づき，本件サポート契約は更新されている。被告は，フォント技術が陳腐化とは無縁のものであることから，本製品を長期間にわたって安定的に販売することを企図しており，そのために，原告が一方的に契約関係を解消することで以後の本製品の開発ないし販売が困難になる事態を何とか回避したかった。そこで，被告の側において，このような一見すると契約当事者を拘束するような内容の本件更新条項を設け，原告もそれを受け入れたのである。
他方，原告は，本製品開発に投じた費用の回収にはおよそ１０年程度掛かると試算しており（実際にも少なくとも１億１６４０万円の開発費用を負担している），契約期間を１０年とするよう主張していたが，本件更新条項があったことから，契約期間を５年としても原告の要求を実質的に充たすと判断して本件契約を締結したのである。
したがって，本件条項の解釈に関する被告の主張は失当である。
イ自動更新条項の公序良俗違反
（被告の主張）
仮に，本件更新条項が，原告の主張するように，合意がなければ契約が永久に継続するとの趣旨で締結されたものであると解釈する場合，そのような本件更新条項は，当事者間の信頼関係が著しく破壊された場合でも契約は永久に継続し，民法６５１条の趣旨を著しく没却することや，一方当事者に看過しがたい著しい負担を強いる結果をもたらすものであることから，公序良俗に著しく反するもので，無効である。
（原告の主張）


本件サポート契約は本件ライセンス契約とともに本件全体契約の一部として締結されたものであり，民法第６５１条の適用はない。また仮に適用があるとしても，そこで問題にされるべきは契約当事者双方の利益調整を通じた解除権行使の有効性判断であり，逆にいえば当該判断を行うことが想定されている以上，本件更新条項自体の公序良俗違反の問題は生じない。
ウ契約を更新しない旨の合意
（被告の主張）
本件においては，被告から原告らに対し，再三にわたり契約終了の意思を伝えており，また，契約期間満了の４か月前である平成２３年１１月３０日には，同日付け「契約終了申し入れ書」により，契約終了の３か月前までに書面による解約の申入れを行っている（甲８）。また，原告らと被告とは，本件契約の期間満了前の中途解約も含めて，契約終了について再三の協議を行っている以上，期間満了後も契約が更新される可能性が皆無であることは，三者間において当然の前提とされていた。
さらに，遅くとも平成２２年１０月の時点において，本件契約について期間満了までに権利面の確認を行って契約終了を行うことは明示的に確認されている（甲８）。
よって，遅くともこの時点において，契約を更新しない旨の明示的な合意が成立していることは明らかである。
加えて，原告らは，契約終了申し入れ書（甲８）の送付後も，契約期間満了による終了それ自体については明白な異議を述べることなく，契約終了を前提に法的根拠なく不当な金銭の支払を要求し（乙４），契約終了に向けた協議を行う意思を示していたにもかかわらず，何ら合理的理由なく，自らの判断で協議期日を延期，欠席し具体的な協議を行わなかったものである。そして，原告らは更新しない旨の合意がないのであれば当然行うべきはずの本件サポート契約７条に基づく費用更新に関する請求書の送付を同条記載の期日までに行っていない。よって，この時点においても，契約が更新されないことそれ自体については黙示又は明示の合意が存在することは明らかである。
のみならず，原告は，原告が平成２３年１１月９日以降，平成２５年１月１１日の対応までの１年２か月以上もの間，何ら本件契約に基づく債務の履行を行っていないことを自白しており，これは原告ら自身が平成２４年３月に本件契約が終了したことを認めていたからに他ならない。よって，このことからも，契約期間満了時において，契約を更新しない旨の黙示又は明示の合意が存在したことは明らかである。
（原告の主張）
被告は原・被告間で協議が重ねられた，あるいは協議に向けた努力が重ねられた事実をるる主張するのみで，本件契約の解除に向け「協議の上合意」があったとの立証は何らなされていない。再三協議がなされたのは，自己の都合で前言をたやすく翻し，甲８の契約終了申し入れ書のように自己に都合のいい内容を記載した書面を作成して契約解除を既成事実化しようとする不誠実な被告との話合いが難航を極めたにすぎず，そのことと原告が本件契約の更新ないし延長を望んでいたこととは何ら矛盾するものではない。
エ信義誠実の原則等による制限
（被告の主張）
本件においては，争点(4)に関する被告の主張のとおり，遅くとも平成１９年４月又は平成２１年１２月の時点において本製品の商品化が不可能であることが確定したという本件契約当時には容易に予測できない事情が生じており，これによって被告が当初予定した本件契約の目的は一切達成することができなくなっている。そうである以上，契約当初の合意内容をそのまま維持し，被告にのみ事情変更による不利益を負わすことは公平の観点から相当でなく，いわゆる事情変更の法理により原告らの自動更新の主張を制限すべきである。
また，被告は，原告による契約期間満了まで支払を継続してほしいという嘆願に応じる形で，本件契約の期間満了まで誠実に契約所定の金銭を支払ってきた。一方で原告らは，契約期間の間もない時期に，金銭支払の対価として当初予定された事務の提供が不要なものとなったことを十分認識しながら，被告からの途中解約の申入れを認めず，契約期間満了による円満終了についての被告の期待を利用し，反対債務の提供をほとんど行わないまま，合計３３６０万円（初期費用も合わせれば計６７２０万円）もの多額の金銭の支払を受けてきたものである。
このような事情の下で，本件更新条項を悪用し，被告との明示・黙示の合意に反して更なる暴利を貪ろうとする原告の請求は，極めて正義に反するものといわざるを得ない。
（原告の主張）
争う。原告は，被告がイニシアチブをとって制定された本件契約の規定に基づいて，自身の投下資本の回収等を目的としてライセンス料を請求しているにすぎない。
(6)争点(6)（本件契約は錯誤により無効か）について
（被告の主張）
本件において，原告の開発した本製品が商品化可能なものであることは原告・被告間における合意の内容となっている。本製品がアドビ社の製品に対応可能であることは本件契約締結に際しての当然の前提とされており，仮にアドビ社製品への対応が不可能であることが分かっていたのであれば被告が本件契約を締結することはなかった。そうであるにもかかわらず，本製品については，アドビ社の承認が得られないものであったというのであるから，本件契約には要素の錯誤がある。
（原告の主張）
争う。
(7)争点(7)（被告が危険負担によりライセンス費用支払義務を負わないか）に
ついて
（被告の主張）
原告は商品化できる本製品を開発し，その商品化を実現する債務を負っていたが，原告の上記債務は履行不能となっている。同履行不能につき仮に原告に過失がなかったとしても，客観的に履行不能である以上，反対債務については危険負担の問題が生じるにすぎず，少なくとも被告には履行不能につき責に帰すべき事情がないことは明らかであるから，原告は反対給付を受ける権利を有しない。
（原告の主張）
争う。
(8)争点(8)（本件請求は権利の濫用か）について
（被告の主張）
原告らは，共通の意思の下，技研を申立人として調停を申し立て，調停での審理が十分に進んだ状況の下で，一方的に申立てを取り下げ,請求放棄の意思を示して，一旦紛争を円満に終結したのであるから，原告が自ら放棄した自己の請求権を主張することは悪質な紛争の蒸返し行為に他ならず，権利の濫用に当たる。
（原告の主張）
技研は調停申立てを取り下げるに際し，被告に対し「当社といたしましては，本件について本訴で争う予定はありません。」と述べているにすぎず，これは単に技研が本訴を提起しないという事実を述べた以上の意味はない。原告が本件報酬請求権を放棄したなどとは到底言えないことは明白である。
第３争点に対する判断
１争点(1)（訴え提起が違法行為により行われたか）について被告は，争点(1)に関する被告の主張のとおり，本件訴えの提起が違法行為により行われたと主張する。


しかし，本件訴状は，当初，頭書記載の原告訴訟代理人弁護士３名のほか，「弁理士Ｐ３」の名義で作成され，記名及び押印がなされていたものの，訴訟委任状では，上記３名の弁護士のみが訴訟代理人と定められており，その後，訴状訂正申立書により「弁理士Ｐ３」との記載が削除されたことは，当裁判所に顕著である。
かかる経緯からすると，訴状作成時において，誤って「弁理士Ｐ３」との記名及び押印がされたことがうかがえるものの，それ以上に，Ｐ３弁理士が弁護士法７２条に違反する行為を行ったり，他の訴訟代理人弁護士が非弁提携をしたり，あるいは恩田弁護士が有印私文書偽造・同行使を行ったりしたことが疑われるものではない。
また，原告代表者が，平成２６年１月１６日の本件訴えの提起後の同月２１日差出しの内容証明郵便において，被告代表者に対し，裁判地を東京地裁又は大阪地裁のいずれにするか回答するように求めた（乙１）ことからすると，原告代表者と原告訴訟代理人らとの間で，訴状の提出に関する意思に何らかの齟齬が生じていたことがうかがわれる。しかし，前記のとおりの委任状が提出されていることを考えると，それ以上に，原告訴訟代理人らが原告代表者の意思に反して訴訟を提起したとの事実が疑われるものではない。以上によれば，本件の訴え提起が違法行為により行われたとの被告の主張は失当であり理由がない。
２争点(2)（原告に原告適格があるか）について給付の訴えにおいては，自らが相手方に対して給付請求権を有すると訴訟上主張する者に原告適格があり（最高裁判所平成２３年２月１５日判決・裁判集民事２３６号４５頁参照），その者が当該権利を有するかどうかは本案請求の当否に関わる事柄であるにすぎない。
本件についてみると，原告は自身が有すると主張する債権に基づき，被告に対して本件訴えの提起に及んでおり，原告に原告適格があるのは明らかであるから，被告の主張は理由がない。
なお，前提事実記載のとおり，本件ライセンス契約６条１項において，「ライセンス料を被告は技研に支払う。原告は，被告から技研への支払を原告に対する支払であることを認める。」とされていることからすると，本件契約においては，ライセンス料の支払請求権は原告が有しており，その受領権限が技研に付与されていると認めるのが相当であるから，原告は，技研が同意する場合には，自ら被告に対して直接ライセンス料の支払を請求し得ると解するのが相当である。そして，技研は，原告が被告に対して直接ライセンス料の支払を請求することに同意していると認められる（甲１４）ことからすると，仮に被告の主張を本案に関するものと理解したとしても，被告の主張は理由がない。３争点(3)（本件訴えに訴えの利益があるか）について現在給付の訴えにおいては，特段の事情のない限り訴えの利益が認められるところ，本件では，特段の事情は認められない。被告が争点(3)について主張する諸事情は，本案請求の当否に関わる事柄にすぎず，被告の主張は理由がない。なお，被告の争点(3)に関する主張を本案に関するものと理解したとしても，技研は，単に被告に対する調停申立てを取り下げるとともに，「弊社といたしましては，本件について本訴で争う予定はありません。」と通知したにとどまる（前提事実(6)）ことからすると，そもそも技研が本件のライセンス料の支払請求権を放棄したとまでは認めるのは困難であるし，原告が放棄したとも認められないから，被告の主張は理由がない。
４争点(5)（本件契約が契約期間満了により終了したか）について
(1)認定事実
前記前提事実に，後掲各証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば，以下の事実が認められる。
ア本件契約で契約期間及び本件更新条項が定められた経緯本件契約の締結交渉中の平成１８年１２月５日，被告開発部のＰ１は，技研に対し，電子メールでサポート契約の素案を提示した。そこでは，契約期間と契約更新については，次の内容とされていた。
第９条（契約期間）
本契約の期間は，２００６年○月○日から２００７年○月○日までの１年とする。また，契約終了の３か月前以前に被告・技研・原告のいずれからも相手方に対して書面にて解約の申し入れを行い協議の上合意した場合を除き，この契約は更に１年間自動延長し，その後も同様とする。
また，同メールで，Ｐ１は，契約は「ライセンス契約」と「サポート契約」の２本立てとし，「業務委託基本契約」は，業務委託はしていない等の理由から，締結する必要がないとしていた。
そして，技研は，平成１８年１２月５日，同メールを原告へと転送し，原告らの案文を被告に提示するために検討を求めた。（以上，甲１１の１）これに対し，原告らは，被告に対し，投下資本の回収を図る観点から，契約期間を１０年とするよう求め，その方向で交渉が行われた。そして，原告らの間では，同月２８日に被告からの発注書を受領することを想定する段階に至っていたところ，Ｐ１は，同月２６日，原告らに対し，１０年という契約期間を，５年又は７年に変更するよう求めるとともに，これでライセンス料に変更がなければ，同日中又は翌２７日に発注をする旨を伝えた。これに対し，原告のＰ２は，被告に対し，原告側としては，ライセンス料は契約期間が１０年であることを前提に提示したものであると回答しつつ，原告社内で検討することとした。（以上，甲１２及び１３）
そして，原告らと被告との間では，最終的に契約期間を５年とすることで合意し，契約更新条項は特に交渉の対象とされることなく素案のままとして，同月２８日，本件契約が締結された。
イ原告のサポート義務の履行内容と被告のライセンス料支払本件サポート契約締結後，原告は，被告に対し，本件サポート契約上の義務の履行として，別紙記載のとおり，平成１９年１月９日から平成２５年１月１１日にかけて，本プログラムのバージョンアップ版が格納されたＣＤ－Ｒ及び説明資料を送付し，被告は同ＣＤ－Ｒ及び説明資料の送付を受けた（甲１０。ただし，５年の契約期間満了後の平成２５年１月１１日分については，被告は，受け取る理由がないとして送付元の技研に返送した。）。
他方，被告は，５年の契約期間内に，前提事実(4)のとおり，本件契約に基づき，初期費用３３６０万円と５年間のサポート費用合計３３６０万円とをそれぞれ支払った。
ウアドビ社の承認が得られなかった経緯


本製品は，フォントを暗号化するソフトウェアと，暗号化されたフォントの暗号を解読するドライバーソフトウェアなどから成り（甲１，１条），被告は，本製品が，印刷業界やデザイン業界等で広く利用されているＤＴＰソフトの中心メーカーであるアドビ社の製品（InDesignや   Photoshop）で利用できることが商品化のために必須であったことなどから，商品化に先立ち，アドビ社に本製品を提供して，同社の評価を受けた。しかし，その結果，アドビ社からは，①提供した本製品のプロテクション技術が安定動作をしなかったため，同社としては同社アプリケーションでの動作保証ができないこと，②外部環境の変化（ＯＳの仕様変更等）に合わせて本製品のプロテクション技術を随時改良していく場合，同社としてその都度対応することができないこと等の理由により，本製品について承認を得られなかった。
そのため，被告は，自社のフォント製品にＦｏｎｔｓＣｌｏａｋｅｒを採用することを見送ることとし，平成１９年５月８日の打合せで原告らにその旨を告げた（乙８）。
エＯＳの６４ｂｉｔ化に関する状況
原告と被告が本件契約締結の交渉をしていた当時，コンピュータ処理における一部機能を３２ｂｉｔのＯＳではなく６４ｂｉｔのＯＳにて実現する技術が知られていたが，６４ｂｉｔのＯＳの実現時期やその概要は不透明であった（甲２４）。
本件サポート契約においては，Ｗｉｎｄｏｗｓに関しては，「サービスパック，アップグレード（ＯＳやＣＰＵなどのアーキテクチャ変更によりドライバの実装が変わった場合は除く）などＷｉｎｄｏｗｓ３２ｂｉｔＯＳがバージョンアップされた後も，本製品が仕様通りに動作するように維持，改良すること」とされ，また，Ｍａｃに関しては，「サービスパック，アップグレード（ＯＳやＣＰＵなどのアーキテクチャ変更によりドライバの実装が変わった場合は除く）などＭａｃＯＳがバージョンアップされた後も，本製品が仕様通りに動作するように維持，改良すること」とされていた（前提事実(2)）。なお，本件サポート契約締結当時，ＯＳが完全に６４ｂｉｔ化されたＭａｃＯＳは市販されておらず，ＯＳのカーネルが完全に６４ｂｉｔになり，ほとんどのシステム付属アプリケーションが６４ｂｉｔ化されたのは平成２１年８月２８日発売のＯＳからであった（甲２１，２２）。原告は，Ｗｉｎｄｏｗｓ及びＭａｃとも，３２ｂｉｔ版に対応する作業を行っていたが，その間にＯＳの６４ｂｉｔ化が進み，ＭａｃについてはＯＳの全てが６４ｂｉｔに変更され，Ｗｉｎｄｏｗｓについては，３２ｂｉｔのＯＳが一部残ってはいるものの，ハードウェア商品が全て６４ｂｉｔに変更された。なお，同年１２月１０日時点において，被告のフォント製品のユーザーのうち，Ｍａｃのユーザーが７割から８割を占めていた（乙３）。
被告は，これらの市場環境の変化に対応すべく，同月９日の打合せにおいて，原告らに対し，６４ｂｉｔ版の開発を求めたが，原告らは，６４ｂｉｔ版の開発は本件サポート契約の対象でなく，別途開発が必要であるとの対応をした（乙３）。また，原告は，平成２２年４月２２日には，被告に対し，３２ｂｉｔＯＳと６４ｂｉｔＯＳのカーネルは互換性が全くなく，６４ｂｉｔＯＳへの対応には３人月以上の工数が発生するため，対応が必要な場合は別途費用が発生すると告げた（甲１０の２１）。オ契約終了に関する原告らと被告との間の交渉経緯被告は，上記平成２１年１２月９日の打合せにおいて，原告らに対し，契約４年目で製品化できていないことから，契約解除を含めての検討が必要である旨を告げ，３社で調整することとなった（乙３）。また，平成２２年１０月，原告ら及び被告は，本件契約の途中解約について協議を行い，その上で，被告は，原告に対し，平成２３年１１月３０日付けの「契約終了申し入れ書」と題する書面を送付し，本件サポート契約が平成２４年３月末で満了となることから，それをもって同契約を終了させる旨を申し入れた。そこでは，被告は，契約を終了させる理由として，「弊社は，フォント製品利用のため本契約を締結いたしましたが，ＯＳやアプリの主力プラットフォームメーカーに本機能についての理解が得られなかったため採用を見送りました。また，今後も利用する予定がありません。」と述べた（甲８）。
これに対し，原告らは，平成２３年１２月９日付け「回答書」と題する書面を送付した（乙４）。そこでは，「契約締結交渉当初より，貴社からの長期継続割引の強いご要望をいただいていたため，当該ご要望にお応えできるよう，設備投資や人員配置等のサポート体制構築を行ってまいりました。契約開始から５年での解約では原価割れとなるため，最低でも１０年間（残り５年間）の手当をしていただきたいと存じます。お支払いは一括でも分割でも構いません。」と述べた。
その後，前提事実(5)記載のとおり，原告らは，被告に対して，平成２４年４月１日以降分のライセンス料の支払を求めたが，被告は支払をしなかった。
(2)判断
ア本件契約においては，契約書上，契約終了の３か月以前に，原告，被告及び技研のいずれからも相手方に対して書面にて解約の申入れを行い協議の上合意した場合を除き，更に１年間自動延長するとの条項（本件更新条項）が設けられている。この条項を文言どおり解するならば，当事者間の合意がない限り，本件契約は永続的に自動更新され，各当事者は契約上の義務を負い続けることになる。


しかしながら，ソフトウェア製品の開発，保守，ライセンス契約を締結する事業者が，このような事態を想定するとは通常は考え難いことである。また，本件契約の契約期間については，前記認定のとおり，被告が当初１年と提示し，その後原告から１０年との提示があり，これに対して被告が５年又は７年を提示し，最終的に５年との合意がなされたものである。そして，このような経緯に関し，原告は，投下資本回収のために１０年の契約期間を提示していたが，本件更新条項が存在するゆえに，原告の要求は実質的に満たされたものと判断して契約期間を５年と定めたと主張し，被告は，契約長期化のリスクとエンドユーザーに対するサポート打切りのリスクを考慮し，５年を提案して原告が了解したものであって，本件更新条項は契約期間を１年と提示した際の名残にすぎない，とそれぞれ主張している。
かかる経緯並びに原告及び被告の主張からすると，５年という契約期間は，原告ら及び被告の双方が，契約期間の長短についてのリスクをそれぞれ勘案した上で交渉を行い，その上で定められたものであって，原告らも被告も，契約期間の定めを契約上の重要な利害関係事項であると考えていたと認められる。にもかかわらず，本件更新条項を前記のようにその文言どおりに解する場合には，永続的に自動更新されることとなり，契約期間の定めは全く無意味なものとなる。また，同時に，契約更新期間を１年ごととしたことも全く無意味なものとなる。
これらの点を勘案すれば，５年という契約期間については，約定の期間が満了するまで契約を継続させるという強い拘束力を有するものとして定めたと認めるのが相当であるが，その後の１年間ごとの更新を定める本件更新条項については，特段の交渉対象とされなかったことからしても，そのような強い拘束力を有するものとして定められたと認めるのは相当でないというべきである。
そして，本件サポート契約は，原告が被告のために開発した本製品について，維持改良を行うことを内容とするものであるから，委任契約に類似した継続的契約の性質を有するものと解するべきところ，やむを得ない事由があるときに当事者は契約を解除することができるとする民法６５１条の趣旨を考慮すると，少なくとも，更新を妨げるやむを得ない事由がある場合には更新を拒絶することができると解するのが相当である。イ争点(5)エに関する被告の主張は，このようなやむを得ない事由を主張するものと解されるが，そこでは，遅くとも平成１９年４月又は平成２１年１２月の時点において，アドビ社による承認が得られないことや６４ｂｉｔＯＳへの対応ができないことにより，本製品の商品化が不可能となり，被告が当初予定した本件契約の目的は一切達成することができなくなったと主張し，また，争点(4)に関する被告の主張では，この点は債務不履行を構成するとも主張している。
そこで検討するに，まず，本製品の商品化のためにアドビ社の承認が得られることについては，本件契約の契約書の文言には一切記載されておらず，かえって，本件ライセンス契約の契約書では，「『本製品』の詳細は別紙『フォントプロテクション機能確認書』に定める。」とあり（１条），本製品の仕様としては同別紙記載のものが定められているにとどまることからすると，アドビ社の承認を得て本製品が商品化されることが被告の契約上の開発義務に含まれていると解することはできない。また，本件契約におけるサポート対象についても，対応すべきアップグレードから「ＯＳやＣＰＵなどのアーキテクチャ変更によりドライバの実装が変わった場合」が除かれていること，Ｗｉｎｄｏｗｓに関しては，３２ｂｉｔのＯＳがサポート対象であることが明示されていること，Ｍａｃに関しては契約書の文言上は単にＭａｃＯＳと記載されていたが，本件サポート契約締結当時，ＯＳが完全に６４ｂｉｔ化されたＭａｃＯＳは市販されていなかったのであって，本件契約におけるサポートの対象は，あくまで３２ｂｉｔのＯＳであると認められることからすると，６４ｂｉｔＯＳへの対応が原告のサポート義務に含まれていると解することはできない。したがって，上記の事情が原告の債務不履行を構成するということはできない。しかし，被告は，本製品が主としてＤＴＰソフトで利用されることを想定していたにもかかわらず，本製品についてＤＴＰソフトの中心メーカーであるアドビ社の承認が得られなかったことにより，当初の契約期間の５年が満了しても商品化をすることができていない状況にあったのであり，近い将来において商品化が見越せる状況にあったとの事情も認められない。また，コンピュータのＯＳについても，６４ｂｉｔ化が進んでいるのであって，３２ｂｉｔのＯＳへの対応のみを対象とする本製品のサポートを継続することは，本件サポート契約の当初の契約期間満了時期である平成２４年３月３１日当時においては，商業上の意味をほとんど失っていたといえる。そして，このことは，別紙のとおり，原告は，被告に対し，ＣＤ－Ｒ及び説明資料等のサポート成果を，アドビ社から承認を得られなかった頃である平成１９年６月１日までは約１か月から２か月に１回提供していたにもかかわらず，同日以後はサポート成果の提供回数が極端に減少し，特に平成２２年７月２２日から平成２３年１１月９日までの約１年３か月間においては，一度もサポート成果の提供を行っていないことからもうかがわれるといえる。これらの点からすると，被告にとっては，５年の契約期間中に合計６７２０万円のライセンス料を支払いながら，結局商品化の目処も立たず，契約の実質的目的を達成し得ない状況となり，これ以上本件サポート契約を継続する商業上の意味を失ったというべきである。他方，原告は，投下資本の回収のために１０年間は本件契約を継続することを当初から求めており，実際にもこれまで合計１億１６４０万円の開発費用及びサポート費用を負担していると主張する（甲９）。しかし，前提事実(2)ウ記載のとおり，本件ライセンス契約では，初期費用３３６０万円（税込）については，「開発費用」と「期限のない複合化ソフトのライセンス費用」とされ，年間サポート費用６７２万円（税込）については，「年間サポート実施料」と「暗号化ソフトの年間ライセンス費用」とされているのであって，開発費用は初期費用によって賄われることとされているから，当初から１０年以上の契約期間がなければ投下資本の回収ができない状況であったのかについては疑問がある。


平成２４年（行ヒ）第３６８号市県民税変更決定処分取消請求事件
平成２７年５月２６日第三小法廷判決
主        文
１原判決を破棄し，第１審判決を取り消す。
２飯塚市長が上告人に対し平成２２年８月２３日付け
でした平成１６年度分から同１８年度分までの各市
民税及び各県民税に係る賦課決定をいずれも取り消
す。
３訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
理        由
上告代理人橋本吉文ほかの上告受理申立て理由（ただし，排除されたものを除く。）について
１本件は，福岡県飯塚市内に住所を有する上告人が，平成１６年度分から同１８年度分までの各市民税及び各県民税につき，飯塚市長から平成２２年８月２３日付けで所得割を増加させる賦課決定（以下「本件各処分」という。）を受けたため，本件各処分が法定の期間制限に違反してされたものであるとして，被上告人を相手に，その取消しを求める事案である。
２地方税法（平成２３年法律第１１５号による改正前のもの。以下同じ。）１７条の５は，地方税に係る更正，決定又は賦課決定の期間制限を定めているところ，個人の道府県民税及び市町村民税の所得割を増加させる賦課決定については，同条１項により，法定納期限の翌日から起算して３年を経過した日以後においてはすることができないこととされている。一方，同法１７条の６は，地方税に係る更正，決定又は賦課決定の期間制限の特例を定めているところ，個人の道府県民税及び市町村民税の所得割に係る賦課決定については，同条３項により，国税である所得税につき更正や裁決等の一定の事由があった場合においてするものにつき期間制限の特例が定められており，所得税について更正又は決定があった場合においてするものについては，当該更正又は決定の通知が発せられた日の翌日から起算して２年間においてもすることができるものとされ（同項１号），所得税に係る不服申立て又は訴えについての決定，裁決又は判決があった場合（当該決定，裁決又は判決に基づいて当該所得税について更正又は決定があった場合を除く。）においてするものについては，当該決定，裁決又は判決があった日の翌日から起算して２年間においてもすることができるものとされている（同項３号）。３原審の適法に確定した事実関係等の概要は，次のとおりである。(1)上告人が飯塚税務署長に対し平成１５年分から同１７年分までの所得税について確定申告をしたところ，飯塚税務署長は，上記確定申告には誤りがあるとして，平成１９年３月１４日付けで，平成１５年分から同１７年分までの所得税につきそれぞれ課税標準及び税額を増額する更正及び過少申告加算税賦課決定をした。上告人が上記各更正及び各過少申告加算税賦課決定の取消しを求めて審査請求をしたところ，国税不服審判所長は，平成２０年４月２２日付けで，平成１５年分及び同１６年分の各更正及び各過少申告加算税賦課決定の一部を取り消し，同１７年分に係る審査請求を棄却する旨の裁決をした。
その後，上告人が上記各更正のうち上告人が主張する総所得金額を超える部分及び上記各過少申告加算税賦課決定（ただし，平成１５年分及び同１６年分については，上記裁決により一部取り消された後のもの）の取消しを求める訴訟（以下「前訴」という。）を提起したところ，前訴の第１審は，平成２１年１０月６日，前訴に係る上告人の請求をいずれも棄却する旨の判決（以下「前訴判決」という。）をし，同判決は同２２年７月２日に確定した。
(2)飯塚市長は，前訴判決が確定したのを受けて，上告人に対し，平成１６年度分から同１８年度分までの各市民税及び各県民税につき，いずれの年度分についても平成２２年８月２３日付けで本件各処分をした。同日は，上記各市民税及び各県民税の法定納期限の翌日から起算して３年を経過した日（地方税法１７条の５第１項）以後の日であり，また，所得税に係る前記(1)の各更正の通知が発せられた日の翌日から起算して２年を経過した日（同法１７条の６第３項１号）以後の日である一方で，前訴判決が確定した日の翌日から起算して２年を経過する日（同項３号）より前の日であった。
４原審は，上記事実関係等の下において，要旨次のとおり判断し，本件各処分については，地方税法１７条の６第３項３号の規定による期間制限の特例が適用され，所定の期間内にされた適法なものであるとして，上告人の請求をいずれも棄却すべきものとした。
地方税法１７条の６第３項３号の文言からは，所得税の更正に対する不服申立てとして提起された前訴も同号にいう「訴え」に該当するものと解釈するのが自然であるところ，同項柱書きには不服申立てや訴えの結果として所得税等の課税標準又は税額に異動が生じた場合にのみ同項の規定を適用する旨を明示し又は示唆するような文言は含まれておらず，また，このような限定を付して解釈すべき合理的理由も認められない。そして，本件各処分については同項１号の規定による期間制限の特例も適用され得るところ，同項３号又は１号のいずれの規定によったとしても，それぞれ納税義務者にとって利益となる点及び不利益となる点が認められ，本件において，同項３号の規定ではなく同項１号の規定によるべき必要性は認められず，本件各処分については同項３号の規定による期間制限の特例を適用することができるものと解される。
５しかしながら，原審の上記判断は是認することができない。その理由は，次のとおりである。
(1)個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の課税標準は，前年の所得について算定した総所得金額，退職所得金額及び山林所得金額とされ（地方税法３２条１項，３１３条１項），これらの総所得金額，退職所得金額及び山林所得金額は，原則として所得税法における計算の例によって算定するものとされ（同法３２条２項，３１３条２項），所得税の課税標準（所得税法２２条１項）を基準としていることから，所得税の課税標準に異動があったときは，その異動した結果に従って個人の道府県民税及び市町村民税の所得割を増減させる賦課決定をすべきこととなる。しかるところ，所得税の課税標準に異動を生じさせる処分や裁決等が地方税法１７条の５の規定に定める期間を経過した後にされることもあり得ることから，同法１７条の６第３項は，課税の適正を期するため，上記の所得税の課税標準に異動を生じさせる処分や裁決等がされる一定の場合においてすべきこととなる個人の道府県民税及び市町村民税の所得割を増減させる賦課決定について，それぞれの場合につき定められた一定の日の翌日から起算して２年間においてもすることができる旨を定めたものであると解するのが相当である。


平成３１年３月５日判決言渡同日原本受領    裁判所書記官平成２８年（ワ）第７５３６号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成３０年１２月７日
判決
原           告     株式会   社湯山   製作所同訴訟代理人弁護士      飯   島          歩同                    藤   田   知   美同                      真   鍋   怜   子同訴訟代理人弁理士    横   井   知   理同                      吉   田   昌   司被            告     株式会社ネクスト被              告    株式会   社ヨシ   ヤ上記両名訴訟代理人弁護士      栁   下   彰   彦同                      高   瀬   亜   富
主文
１被告株式会社ネクストは，原告に対し，４１５万６６４４円及びこれに対する平成２８年９月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２被告株式会社ネクスト及び被告株式会社ヨシヤは，原告に対し，連帯して，７１万６３７８円及びこれに対する平成２８年９月３日から（被告株式会社ネクストについては同月６日からの限度で）支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３原告の，商標権に基づく差止め等の請求及びその余の主位的請求をいずれも棄却する。
４被告株式会社ネクストは，原告に対し，８２万７８１８円及びこれに対する平成３０年１０月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。５被告株式会社ヨシヤは，原告に対し，４７万４２４２円及びこれに対する平成３０年１０月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。６原告のその余の予備的請求をいずれも棄却する。７訴訟費用は，これを２０分し，その１を被告らの負担とし，その余は原告の負担とする。
８この判決は，第１，第２項及び第４，第５項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１請求の趣旨
１被告株式会社ネクストは，別紙被告ネクスト製品目録記載の物件に別紙標章目録記載の標章を付し，又は同標章を付した別紙被告ネクスト製品目録記載の物件を販売し，若しくは販売のために展示してはならない。２被告株式会社ヨシヤは，別紙被告ヨシヤ製品目録記載の物件に別紙標章目録記載の標章を付し，又は同標章を付した別紙被告ヨシヤ製品目録記載の物件を販売し，若しくは販売のために展示してはならない。
３被告株式会社ネクストは，別紙標章目録記載の標章を付した別紙被告ネクスト製品目録記載の物件及び半製品を廃棄せよ。
４被告株式会社ヨシヤは，別紙標章目録記載の標章を付した別紙被告ヨシヤ製品目録記載の物件及び半製品を廃棄せよ。
５被告株式会社ネクストは，別紙標章目録記載の標章を付した別紙被告ネクスト製品目録記載の物件の製造に供する製造設備を廃棄せよ。６被告株式会社ヨシヤは，別紙標章目録記載の標章を付した別紙被告ヨシヤ製品目録記載の物件の製造に供する製造設備を廃棄せよ。７（主位的請求）被告株式会社ネクストは，原告に対し，金５０００万円及びこれに対する平成２８年９月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
８（主位的請求）被告株式会社ヨシヤ及び被告株式会社ネクストは，原告に対し，連帯して，金５０００万円及びこれに対する平成２８年９月３日から（被告株式会社ネクストについては同月６日から）支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
９（第７項及び第８項の予備的請求）被告株式会社ネクストは，原告に対し，金１１７９万３６００円及びこれに対する平成３０年１０月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
10（第８項の予備的請求）被告株式会社ヨシヤは，原告に対し，金３３５万６６４０円及びこれに対する平成３０年１０月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，薬剤分包用ロールペーパに関する商標権を有し，特許権を有していた原告が，被告株式会社ネクスト（以下「被告ネクスト」という。）及び被告株式会社ヨシヤ（以下「被告ヨシヤ」といい，被告ネクストと合わせて「被告ら」という。）に対し，被告らの製造・販売する製品が原告の特許権及び商標権を侵害したと主張し，①商標法３６条１項，２項に基づく販売等の差止め及び製造設備等の廃棄，②特許法１０２条２項，商標法３８条２項，民法７０９条，７１９条２項に基づく損害賠償として，主位的に，被告ネクストについて，被告ネクストの販売した製品に関し５６７６万円の一部として５０００万円及びこれに対する本件訴状送達の日（平成２８年９月５日）の翌日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払，③被告ネクスト及び被告ヨシヤについて，被告ヨシヤの販売した製品に関し１億１３５２万円の一部として５０００万円及びこれに対する本件訴状送達の日（被告ネクストにつき平成２８年９月５日，被告ヨシヤにつき同月２日）の翌日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の（重なり合う部分の）連帯支払を求め，④上記各損害賠償金の予備的請求として，民法７０４条，７０３条に基づき，被告ネクストについては不当利得金１１７９万３６００円，被告ヨシヤについては３３５万６６４０円の返還及びこれらに対するそれぞれ平成３０年８月２８日付け訴えの変更申立書送達の日（同年１０月５日）の翌日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による金員の各支払を求める事案である。１前提事実（当事者間に争いのない事実又は後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
⑴当事者等
原告は，保健医療機械器具類の製造及び販売等を業とする株式会社である。被告ネクストは，医療機器の販売及び賃貸，医療用消耗品の販売等を業とする株式会社である。
被告ヨシヤは，介護保険法に基づく指定訪問介護事業，インターネットを利用した情報提供サービス業，通信販売業等を業とする株式会社である。被告ネクストの現代表者は平成２７年４月１日まで，被告ヨシヤの代表者でもあった。白馬三洋加工紙株式会社（以下「白馬三洋」という。）は，ポリエチレン加工紙製造等を業とする株式会社であり，Ｐ１は，白馬三洋から依頼を受けて，中空芯管に薬剤分包用シートを巻き付ける作業を行っていた。
⑵原告の有していた特許権（甲１，２）


ア原告は，以下の特許（以下「本件特許」といい，本件特許の請求項１に係る特許権を「本件特許権」，本件特許権の目的たる特許発明を「本件発明」といい，本件特許に係る明細書及び図面をまとめて「本件明細書」という。）を有していた。本件明細書の記載は，本判決添付の特許公報のとおりである。本件特許権の存続期間は，平成２９年９月２１日をもって終了した。
登録番号        特許第４１９４７３７号
発明の名称      薬剤分包用ロールペーパ
出願日          平成１２年６月２日
（原出願日      平成９年９月２２日）
優先日          平成８年９月２０日，平成９年９月１９日出願番号        特願２０００－１６６２７３
登録日          平成２０年１０月３日
イ無効審判及び訂正請求（甲２５，２６）
平成２９年７月１０日，本件特許につき無効審判（審判番号２０１７－８０００８９）が請求され，原告は，同手続において，同年１０月６日に，本件特許の請求の範囲及び明細書につき訂正請求を行った。訂正内容は，請求項１の以下の下線部分である。
訂正前「ロールペーパの回転角度を検出するために支持軸に角度センサを設け，」「その角度センサによる検出が可能な位置に磁石を配置し，」訂正後「ロールペーパの回転角度を検出するために支持軸の片端に角度センサを設け，」「その角度センサによる検出が可能な位置に複数の磁石を配置し，」
⑶本件発明の構成要件の分説
本件発明の構成要件は，次のとおり分説される。
Ａ非回転に支持された支持軸の周りに回転自在に中空軸を設け，中空軸にはモータブレーキを係合させ，中空軸に着脱自在に装着されるロールペーパのシートを送りローラで送り出す給紙部と，２つ折りされたシートの間にホッパから薬剤を投入し，薬剤を投入されたシートを所定間隔で幅方向と両側縁部とを帯状にヒートシールする加熱ローラを有する分包部とを備え，ロールペーパの回転角度を検出するために支持軸に角度センサを設け，上記中空軸と上記支持軸の固定支持板間で上記中空軸のずれを検出するずれ検出センサを設け，分包部へのシート送り経路上でシート送り長さを測定する測長センサを設け，ロールペーパを上記中空軸に着脱自在に固定してその固定時に両者を一体に回転させる手段をロールペーパと中空軸が接する端に設け，角度センサ及び測長センサの信号に基づいてシート張力をロールペーパ径に応じて調整しながら薬剤を分包するようにし，さらに角度センサの信号とずれ検出センサの信号との不一致により上記中空軸に着脱自在に装着されたロールペーパと上記中空軸とのずれを検出するようにした薬剤分包装置に用いられ，Ｂ中空芯管とその上に薬剤分包用シートをロール状に巻いたロールペーパとか
ら成り，
Ｃロールペーパのシートの巻量に応じたシート張力を中空軸に付与するために，支持軸に設けた角度センサによる回転角度の検出信号と測長センサの検出信号とからシートの巻量が算出可能であって，その角度センサによる検出が可能な位置
に磁石を配置し，
Ｄその磁石をロールペーパと共に回転するように配設して成るＥ薬剤分包用ロールペーパ。
⑷原告の登録商標（甲４～８）
原告は，別紙商標権目録Ⅰの商標（以下「本件商標１」という。）及び同Ⅱの商標（以下「本件商標２」といい，本件商標１及び同２に係る権利を「本件各商標権」という。）の登録商標権者である。本件商標１及び同２の出願日，登録日，指定商品等は，上記別紙商標権目録Ⅰ及びⅡ各記載のとおりである。⑸被告らの行為（甲９，１０，１５，乙２２，４０）ア被告ネクストは，遅くとも本件特許の登録日である平成２０年１０月３日以降，別紙被告ネクスト製品目録記載の薬剤分包用ロールペーパ（以下「被告ネクスト製品」という。）を，ウェブサイト「ネクストTotal   Medicalsupporter」（甲９。以下「被告ネクストウェブサイト」という。）を通じて販売していた。イ被告ヨシヤは，遅くとも平成２０年１０月３日以降，別紙被告ヨシヤ製品目録記載の薬剤分包用ロールペーパ（以下「被告ヨシヤ製品」という。）を被告ネクストから購入し，ウェブサイト「ネットショップYOSHIYA」（甲１０。以下「被告ヨシヤウェブサイト」という。）を通じて販売していた。ウ被告ネクストは，被告ネクスト製品及び被告ヨシヤ製品（以下，両者を合わせ「被告製品」という。）の製造を，当初は訴外株式会社ベストに，その後は白馬三洋に委託し，白馬三洋は，中空芯管に薬剤分包用シートを巻き付ける工程を，Ｐ１に委託した。
⑹被告ネクスト製品及び被告ヨシヤ製品（甲１９，乙１５，１６，２０）ア被告ネクスト製品及び被告ヨシヤ製品の構成は，それぞれ別紙被告ネクスト製品説明書及び別紙被告ヨシヤ製品説明書のとおりであり，これを，本件発明の構成要件の記載に沿って整理すると，以下のとおりとなる。ａ被告製品は，中空芯管（原告製の使用済み芯管）とその上に薬剤分包用シートをロール状に巻いたロールペーパとから成り（被告ネクスト製品説明書図１，被告ヨシヤ製品説明書図１），
ｂ上記中空芯管（被告ネクスト製品説明書図２，被告ヨシヤ製品説明書図２）においては，原告製の薬剤分包装置に設けられた上記中空軸への挿入方向とは逆の端部プラスチック内部に，円周上に３個の磁石が配設され（被告ネクスト製品説明書図３符号９，被告ヨシヤ製品説明書図３符号９），
ｃ上記磁石は，中空芯管を構成するプラスチックの内部に配設されており（被告ネクスト製品説明書図３符号９，被告ヨシヤ製品説明書図３符号９），巻き回されたロールペーパと共に回転する。
ｄ薬剤分包用ロールペーパである。
イ被告らは，本件商標１については遅くとも平成２０年１０月３日以降，本件商標２についてはその登録日である平成２４年４月２７日以降，被告製品の中空芯管の外端面のプラスチック先のリングに，型押しにより刻印していた。
２争点
⑴被告製品は本件発明の技術的範囲に属するか（争点⑴）。⑵本件特許は，特許無効審判により無効にされるべきものか。ア補正の際の新規事項の追加に当たるか（争点⑵ア）。イサポート要件違反に当たるか（争点⑵イ）。
ウ明確性を欠くか（争点⑵ウ）。
エ分割要件違反に当たるか（争点⑵エ）。
⑶本件各商標権の侵害が成立するか。
ア視認可能性があるか（争点⑶ア）。
イ指定商品の同一（争点⑶イ）


ウ商標法２６条１項６号の抗弁（争点⑶ウ）
エ実質的違法性（争点⑶エ）
⑷本件各商標権に基づく差止めの必要性（争点⑷）
⑸原告の損害
ア特許法１０２条２項，商標法３８条２項による損害額の推定（争点⑸ア）
イ消滅時効の成否（争点⑸イ）
ウ推定の覆滅（争点⑸ウ）
⑹被告らの共同不法行為の成否（争点⑹）
⑺不当利得の存否及びその額（争点⑺）
第３争点に関する当事者の主張
１争点⑴（被告製品は本件発明の技術的範囲に属するか。）について
【原告の主張】
⑴構成要件Ａの「用いられ」の意義
ア本件発明がサブコンビネーション発明であること現行の特許・実用新案審査基準（甲２２）は，複数の装置の組み合わせからなる全体装置に対し，それを構成する各装置を「サブコンビネーション」と呼ぶ。本件において薬剤分包装置は薬剤分包装置本体とロールペーパとからなるから，薬剤分包装置本体とロールペーパとはそれぞれがサブコンビネーションに該当する。そして，ロールペーパは，「ロールペーパのシートの巻量に応じたシート張力を中空軸に付与するために，支持軸に設けた角度センサによる回転角度の検出信号と測長センサの検出信号とからシートの巻量が算出可能であって，その角度センサによる検出が可能な位置に磁石を配置し，その磁石をロールペーパと共に回転するように配設して成る」（構成要件Ｃ，Ｄ）との構成を有しているところ，「中空軸」，「支持軸」，「角度センサ」，「測長センサ」及び「検出信号」といった事項は薬剤分包装置本体の構成要件Ａに関する事項によって特定されており，構成要件Ａの「ロールペーパの回転角度を検出するために支持軸に角度センサを設け」との記載によって，構成要件Ｃの「その角度センサによる検出が可能な位置に磁石を配置し」の意味が特定される関係にある。
よって，ロールペーパに係る発明である本件発明は，他のサブコンビネーションに相当する薬剤分包装置本体に関する事項によってその構造，機能等が特定されているものといえる。すなわち，構成要件Ａに開示された他のサブコンビネーションたる薬剤分包装置本体の記載が，構成要件Ｃと相まって本件発明の物としての構成を特定するものである。
被告らは，本件発明は「用途発明」又は「用途限定発明」であると主張するようであるが，用途発明とは，物の属性から当然に用途を導くことのできない物質等の物について，既知の物の新規の用途を発見した場合に，その用途に関して物の発明と認める考え方であり，通常，化合物や組成物等の発明に適用されるものであるから，本件発明がこれに該当しないことは明らかである。また，用途限定発明とは，既知の物の本来的・一般的属性を用途とするのではなく，ある用途に適した状態に構成し，または，そういう特質を有する構成の物を選択することに創作性があるという発明類型であるところ，本件発明は，単に公知の芯管をある用途に適した状態に構成したものではなく，前記のとおり，物の具体的構成により特定される発明であるから，用途限定発明にも該当しない。原告は，平成１９年１０月１日付け手続補正書による補正（乙８。以下「本件補正」という。）により，構成要件Ａの薬剤分包装置の構成を明細書の記載の範囲内でより具体化するよう補正したのであって，本件発明の用途を限定したのではない。同一の技術思想のもとで装置の構成を詳細化することをもって用途の限定ということはできないのは当然である。
イサブコンビネーション発明の技術的範囲について一つのサブコンビネーションの技術的範囲に属するためには，他のサブコンビネーションにのみ用いられることは要件とされない。
そもそも，物の発明において，特許発明の技術的範囲に属するか否かは請求の範囲の記載に基づき定められるものであって，具体的な実施行為に際して常に作用効果を奏することは要件とされていない。サブコンビネーション発明も物の発明の一類型である以上，その技術的範囲は物の静的・客観的な構造ないし特性によって特定されるべきであり，それを超えて用途を考慮すべきではない。上記アのとおり，サブコンビネーション発明における「用いられ」等の記載は，他のサブコンビネーションとの関係で特許発明の構造，機能を特定するものであって特許発明の要旨を認定するために必要となる記載ではあるが，物の発明である以上，現実の使用を構成要件とするものではなく，まして他の用途の存在を排斥するものではない。
本件特許請求の範囲や本件明細書には，本件発明にかかるロールペーパが他の用途等に使用されることを排除する記載も，他の用途等に使用できることにより発明の技術的意義を損なうことをうかがわせるような記載もなく，また，他の用途等について意識的に除外したという事情もない。
ウまとめ
以上によれば，被告製品であるロールペーパが，構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に使用することが可能であれば，被告製品は構成要件Ａの「用いられ」を充足するというべきである。
⑵構成要件Ａを充足する薬剤分包装置の存在
ア被告らの主張について
被告らは，現実に構成要件Ａを充足する薬剤分包装置が存在し，被告製品がこれに使用されていることが必要であると主張する。
しかしながら，構成要件Ａを充足しない薬剤分包装置における被告製品の使用が特許権侵害に当たらないという考え方は，「使用」の解釈においては適切であるが，「生産」や「譲渡」の実施行為との関係では採用されるべきではない。仮に，被告製品が現に構成要件Ａを充足する薬剤分包装置において用いられることが必要だとしても，構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に被告製品を用いることが可能であることについては争いがない。
イダブルタイプのロールペーパを使用する薬剤分包装置   であっても構成要件
Ａの該当性は否定されないことについて
被告らは，本件発明の出願時の請求項１及び出願の際に添付された明細書（乙６。以下「出願時明細書」という。）の記載，並びに本件明細書に記載された本件発明が解決しようとする課題から，構成要件Ａには，あらかじめ折り畳まれていないロールペーパ（以下「シングルタイプ」という。）を使用する薬剤分包装置のみが該当し，あらかじめ折り畳まれたロールペーパ（以下「ダブルタイプ」という。）を使用する薬剤分包装置は含まれないと主張する。しかし，構成要件Ａにいう「２つ折り」とは，ロールペーパ中心部に長手方向に設けられた折り目に沿い，薬剤を投入するのに適した空隙を設けた状態に折り曲げることと解され，ダブルタイプのロールペーパとシングルタイプのロールペーパのいずれであっても生じる状態である。また，本件明細書【０００５】に記載された，いわゆる耳ずれの防止は，上記のような過程を経る以上，シングルタイプとダブルタイプのいずれのロールペーパを使用する薬剤分包装置でも生じる課題である。したがって，上記被告の主張には理由がない。


また，被告らは，本件特許権の原出願当時，ダブルタイプのロールペーパは存在しなかったと主張する。しかし，同主張は本件の争点に何ら関連性がないし，原告は，昭和５３年には既にダブルタイプのロールペーパ及びこれを使用する薬剤分包装置を製造・販売していたし，他の薬剤分包機メーカーもダブルタイプのロールペーパを１９８０年代から製造・販売していたので，上記被告の主張には理由がない。
ウ構成要件Ａを充足する原告製薬剤分包装置の存在について原告製の薬剤分包装置のうち，ダブルタイプのロールペーパ用の装置である「ＴＷＩＮ－ＲⅢ」，「９３ＳＲｚ（カセット機構付）」，「Ｍｉｎｉ－Ｒ４５」及び同カセット機構付，「シャルティⅢ」，「ＣＰＸ－Ⅲｓ」（プリンタ有り及びなし），「２６０～５２０ＦＤＳⅡ」，「１３０～１６０ＦＤＸⅡＳＥ」は，いずれも構成要件Ａを充足する。
また，シングルタイプのロールペーパ用の装置である「６３－ＶＲ－Ｓ」，「６３－ＶＲ－ＴＳ」，「ＷＲ２７９」，「３３０ＦＤＳ～５２０ＦＤＳ」は，いずれも構成要件Ａを充足する。
なお，平成２５年４月以降にモデルチェンジされた原告製の薬剤分包装置には本件特許が実施されておらず，被告製品を使用することができない。よって，これらの薬剤分包装置が構成要件Ａを充足するか否は問題にならない。被告らは，原告製の薬剤分包装置は，ロールペーパを中空軸に装着しなくても支障なく薬剤を分包できるから，構成要件Ａの「角度センサ及び測長センサの信号に基づいてシート張力をロールペーパ径に応じて調整しながら薬剤を分包するようにし，」，「さらに角度センサの信号とずれ検出センサの信号との不一致により上記中空軸に着脱自在に装着されたロールペーパと上記中空軸とのずれを検出するようにした薬剤分包装置に用いられ，」との要件を充足しないと主張する。しかし，ロールペーパを中空軸に装着せずに原告製の薬剤分包装置において使用した場合には，張力制御が行われないまま動作し続けることとなり，被告らの実験結果（乙３２～３５（各枝番号を含む。以下同じ。））によっても明らかなように，たるみや皺といった明確な分包異常を生じることとなるから，「何らの支障なく薬剤を分包できる」とはいえず，被告らの主張は誤っている。
【被告らの主張】
⑴本件特許権の侵害が成立するのは，被告製品が構成要件Ａを充足する薬剤分包装置で使用され（「用いられ」）る場合のみであること
アオールエレメントルールについて
特許法３６条５項によれば，被告製品が本件発明の技術的範囲に属するというためには，被告製品が本件発明の全ての構成要件を満たす必要がある（オールエレメントルール）。すなわち，被告らによる被告製品の「生産」や「譲渡」が本件特許権侵害となるのは，被告製品の「生産」や「譲渡」が構成要件Ａを充足する装置で使用されることを前提とした場合に限られる。
したがって，原告は，構成要件Ａを充足する薬剤分包装置が現実に存在すること及び被告製品がそのような装置に用いられていることを主張・立証をする必要がある。
イ本件補正について
本件特許は平成１２年６月２日に出願されたが，平成１９年７月２６日付けの拒絶理由通知書（乙７）において進歩性の欠如を指摘されたため，原告は，出願時の請求項１中の構成要件Ａを補正し（乙８），意見書（乙９）において拒絶理由書中の引用文献記載の発明と補正後の構成要件Ａに記載された薬剤分包装置の構成の差異を強調した。同意見書においては，本件発明が構成要件Ａの構成を有する薬剤分包装置に用いられることを前提とするロールペーパについての発明であることが明言されている。
このような出願経過からすれば，被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか否かの判断をするに当たっては，構成要件Ａを充足する薬剤分包装置が現実に存在し，被告製品が当該薬剤分包装置に使用されていることが必須となる。これに反する原告の主張は，禁反言の法理に照らし許されない。
ウ本件発明が用途発明であること
原告は，被告製品が構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に使用することが可能でありさえすれば，需要者が被告製品をそのような薬剤分包装置に使用するか否か，あるいはそのような薬剤分包装置が現実に存在するか否かを問わず，構成要件Ａを充足する旨を主張するが，失当である。
本件発明に係る薬剤分包用ロールペーパは，新規な用途（構成要件Ａを充足する薬剤分包装置での使用）を根拠に進歩性が認められたものであるから，構成要件Ａを充足する薬剤分包装置で使用される場合に限り特許権侵害となり得る用途発明であるところ，被告らは，被告製品がどのような薬剤分包装置において使用されるかを問題とすることなく被告製品の生産，使用，譲渡をしていたに止まるのであるから，本件特許権の侵害は成立しない。
⑵原告が構成要件Ａを充足する薬剤分包装置の存在を主張・立証していないことアダブルタイプのロールペーパを使用する薬剤分包装置について上記⑴イのとおり，原告は，出願時，請求項１において，構成要件Ａの分包部に関する記載を「シートを２つ折りし」としていたところ，拒絶理由通知を受け，「２つ折りされたシート」と補正した（本件補正）。原告は，本件補正の根拠を出願時明細書【００１８】に求めたところ，同段落の「三角板４で２つ折りにされた」という記載は，分包装置においてロールペーパを２つ折りにすることを前提としたものである。また，補正の前後を通じて上記２つの文言は同義でなければならず，これらがシングルタイプのロールペーパを分包装置において２つ折りにすることを指すことは字義的意味からも明らかである。
また，本件発明の技術的思想は，分包部でシートを２つ折りした際にシートの縁部が正確に重ならない，いわゆる耳ずれを防止することにあるが，ダブルタイプのロールペーパにおいてこの問題は生じない。
さらに，本件特許権に関する原出願当時（平成９年９月２２日）において，ダブルタイプのロールペーパは存在しなかったため，これを使用する原告製の薬剤分包装置（特に，本件発明が前提とする高度な張力調整を行う薬剤分包装置）も製造・販売されていなかった。本件明細書（乙６）及び原出願の際の明細書（乙１２。以下「原出願明細書」という。）に，ダブルタイプのロールペーパに関する記載が一切ないこともこの事実を裏付ける。


したがって，構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に，ダブルタイプのロールペーパを使用する分包装置（原告製の「ＴＷＩＮＲ－Ⅲ」等）が含まれないことは明らかである。
イ個別の原告製薬剤分包装置について
「ＴＷＩＮＲ－Ⅲ」には，「上記中空軸と上記支持軸の固定支持板間で上記中空軸のずれを検出する「ずれ検出センサ」が存在しないため，構成要件Ａを充足しない。また，「ＣＰＸⅢｓ」は，送りローラに備えられた駆動源によりロールペーパのシートを送り出すという構成の給紙部を有していないこと，また，加熱ローラの軸先に設けられたセンサが「測長センサ」として機能しないことから，構成要件Ａを充足しない。
さらに，「ＣＯＭＰＡＣＴ４５Ⅱ」，「ＣＰＸ－２１Ⅲ」は，紙管抵抗（張力）を紙管つまみにより手動で設定する構造であり，「角度センサ及び測長センサの信号に基づいてシート張力をロールペーパ径に応じて調整しながら薬剤を分包するようにし」という構成を備えていないため，構成要件Ａを充足しない。他にも，原告製の薬剤分包装置の中には構成が明らかにされていないものが多数存在し，これらが構成要件Ａを充足するか否かは不明である。ウ仮に，原告が主張するように，構成要件Ａのうち，ロールペーパとの関係で必要な構成要件の充足のみの立証で足りるとの前提に立ったとしても，構成要件Ａ中の「角度センサ」，「測長センサ」の構成は，ロールペーパ側の構成を特定する構成要件Ｃが充足されることにより初めて得られるものであるから，原告製の薬剤分包装置は，構成要件Ｃを充足するロールペーパを使用して初めて，「シート張力をロールペーパ径に応じて薬剤を分包」し得，それにより「シートに耳ずれや裂傷が生じたりせずに分包シートで薬剤を分包すること」（本件明細書【００１１】）が可能となるはずである。
しかし，被告らによる実験の結果（乙３２～３５），原告製の薬剤分包装置（ＣＰＸⅢｓ，ＹＳ－６３ＶＲ－ＳＴ）は，芯管の中空軸への装着の有無にかかわらず（ロールペーパが構成要件Ｃを充足しない場合でも）正常に薬剤を分包できることが明らかとなった。
したがって，原告製の薬剤分包装置は，構成要件Ａの「角度センサ及び測長センサの信号に基づいてシート張力をロールペーパ径に応じて調整しながら薬剤を分包するようにし，」「さらに角度センサの信号とずれ検出センサの信号との不一致により上記中空軸に着脱自在に装着されたロールペーパと上記中空軸とのずれを検出するようにした薬剤分包装置に用いられ，」との要件を充足しない。エ以上より，被告製品は，現に構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に用いられないというべきである。
２争点⑵（本件特許は，特許無効審判により無効にされるべきものか。）につ
いて
【被告らの主張】
⑴争点⑵ア（補正の際の新規事項の追加に当たるか。）について原告は，平成１９年１０月１日提出の手続補正書（乙８）において，補正前の特許請求の範囲における「シートを２つ折りにし」という記載（乙６）を，出願時明細書【００１８】における記載を根拠として，「２つ折りされたシート」という記載へ変更する補正を行った（本件補正）。
しかし，上記【００１８】の「三角板４で２つ折りにされた際」との記載は，①給紙部において，（あらかじめ折り畳まれていない）ロールペーパから包装シートが引き出されて分包部へ供給され，②分包部において，包装シートが三角板で２つ折りにされた，と理解すべきである。また，本件明細書【０００２】，【０００３】，【０００５】及び【００１２】の記載からは，従前はシートの張力変動による分包部でシートを２つ折りにした際にシートの縁部が正確に重ならないという「耳ずれ」が発生する技術的課題があったことに鑑み，これを解決するために本件発明が創作されたと解される。このように，本件発明は，あらかじめ折り畳まれていないロールペーパを，分包部で２つ折りにすることを前提とする発明である。そうすると，上記のとおり，特許請求の範囲の記載が，「シートを２つ折りし」から「２つ折りされたシート」へと補正されたことにより，薬剤分包機外であらかじめ折り畳まれたシートという新たな技術的事項が導入されたことになる。したがって，原告が当初の出願における請求項１を本件特許のとおり補正したことは新規事項の追加に当たり，本件特許は特許法１２３条１項１号の無効事由を有する。
⑵争点⑵イ（サポート要件違反に当たるか。）について本件明細書に記載されているのは，分包部でシートを２つ折りにすることを前提とする発明であり，それ以外の態様，つまりロールペーパの状態で２つ折りにされている態様（ダブルタイプ）は記載されていない。一方，特許請求の範囲においてはシートを２つ折りにするタイミングに限定がないため，ロールペーパの状態で２つ折りにされている態様も含んでいる。
したがって，本件特許請求の範囲は本件明細書によりサポートされていない。⑶争点⑵ウ（明確性を欠くか。）について
原告の主張によると，「２つ折りされたシート」に「あらかじめ２つに折り畳まれたシート」が含まれるところ，こうした態様のシートは本件特許の明細書の発明の詳細な説明に記載がなく，当事者が発明を明確に把握できないから，明確性を欠く。
⑷争点⑵エ（分割要件違反に当たるか。）についてア本件特許に係る特許出願（特願２０００－１６６２７３）は，特願平９－２５７１７５号を原出願（以下「本件原出願」という。）とする分割出願（特願１０－３４０００８号）を分割した分割出願（特願２０００－３３１８５）をさらに分割出願したものである（乙１１）。ところが，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された実施形態は，原出願明細書の発明の詳細な説明（乙１２，１３）に記載された事項の範囲内となっていない。


すなわち，原出願明細書には，①段落【００２８】～【００４２】において記載された，ロールペーパの外径と内径との差を単純に４で割り，この４段階に応じてモータブレーキを変化させる（シート張力を変化させる）という実施形態（以下「第１の実施形態」という。）と，②段落【００４３】～【００８１】において記載された，ロールペーパの回転時の単位長さあたり検出されるパルス数を４段階に分けて，この４段階に応じてモータブレーキを変化させるという実施形態（以下「第２の実施形態」）が記載されており，両者は張力調整の方法が異なっている。なお，第２の実施形態は，【００４６】～【００５２】に記載された，ホール素子センサ２４が６７．５°の間隔で配置されている芯管を使用する場合と，【００５３】～【００８１】に記載された，８個のホール素子センサ２４が４５°の間隔で配置されている芯管を使用する場合の２つの場合に分けられる（以下，それぞれ「第２－１の実施形態」等という。）。
他方，本件明細書【００３２】及び【００３３】には，「ロールペーパＲの直径を単純に（機械的に）４段階に分けて，この直径が各段階に達した段階でモータブレーキを変化させて張力を調整する」方法（第１実施形態に近い。）が記載されている。一方で，同【００３８】の後半から【００３９】においては，「一定の長さである包装シートの操出量１を繰り出す際に磁石２４が検知するホール素子センサ２５の数（パルス数）を４段階に分けて，この段階ごとにモータブレーキを変化させて張力を調整する」方法（第２実施形態に近い。）が記載されている。また，同【００２５】には，ホール素子センサ２４が６７．５°の間隔で配置されている芯管を使用する場合が記載されているが，第２－１の実施形態とは異なり，「モータブレーキ２０のブレーキ力を４段階に制御してロールペーパＲの直径の変化に応じて張力調整を行う。」（同【００３２】）ものとされている。よって，本件明細書に記載された実施形態は，第１の実施形態の張力調整方法と第２の実施形態の張力調整方法が混在したものとなっているから，原出願明細書の範囲内にない。
イ加えて，本件特許に係る特許出願は，「発明の属する技術分野」，「発明が解決しようとする課題」及び発明の作用効果について，原出願に係る明細書に加筆し，内容を拡張するものとなっている。
すなわち，「発明の属する技術分野」について，原出願明細書の段落【０００１】では，「シートの張力をロールペーパ径の変化に応じて段階的に調整する」とされていたのに対し，本件明細書【０００１】では，「シートの張力を調整しながら」となっており，シートの張力の調整方法に関する限定が削除され，発明の対象が広がっている。
また，「発明が解決しようとする課題」について，本件明細書【０００８】～【００１０】の記載は，原出願明細書には存在しない。また，本件明細書【００１１】も，原出願明細書の段落【０００９】から加筆されている。さらに，発明の作用効果について，原出願明細書にない作用効果が，本件明細書【００１５】に加筆されている。
ウそうすると，本件特許に係る特許出願は，「分割出願の明細書等に記載された事項が，原出願明細書等に記載された事項の範囲内であること」という要件を満たさないので，出願日が原出願の出願日まで遡るとの効果を得ることができない。したがって，本件発明に係る特許出願日はその現実の出願日である平成１２年６月２日となり，本件発明は，本件原出願が平成１１年６月１５日に公開されたことによって新規性を失うので，新規性違反の無効理由を有する。
【原告の主張】
⑴争点⑵ア（補正の際の新規事項の追加に当たるか。）について出願時明細書【００１８】の「三角板４で２つ折りにされた際」という記載は，実施例に関する記載にすぎない。また，同構成は，薬剤投入時に薬剤を投入しやすいよう薬剤分包シートを搬送方向にＶ字状に折り曲げた状態をいうから，あらかじめ折り畳まれていない薬剤分包シートに薬剤分包装置内で折り目を付けてＶ字状にする場合のみならず，あらかじめ折り畳まれた薬剤分包シートを開いてＶ字状にする場合にもあてはまる。本件補正前の明細書に本件発明の技術的範囲を前者に構成に限定する旨の記載はない。また，上記「三角板４で２つ折りにされた際」という記載は，本件補正の前後を通して変更されていないところ，薬剤分包装置外であらかじめ折り畳まれていないロールペーパのみを指すものではなく，あらかじめ折り畳まれたロールペーパにもあてはまる内容である。
また，本件補正は，分割出願により，発明が原出願時のシートの張力調整方法からロールペーパという物に変わったことに伴い，経時的記載を状態的記載に補正したものにすぎない。
よって，本件補正の前後において本件発明の技術的範囲に変化は生じていないから，新規事項が導入されたとはいえない。
⑵争点⑵イ（サポート要件違反に当たるか。）について。「２つ折りされたシート」とは，薬剤分包装置に装着される前にあらかじめ２つに折り畳まれたシート（ダブルタイプのロールペーパ）のみを意味するものではない。前記１のとおり，「２つ折り」とは，薬剤分包シートをＶ字状に折り曲げた状態を指すのであり，この点についてサポートを欠くことはない。⑶争点⑵ウ（明確性を欠くか。）について
あらかじめ折り畳まれているかどうかはそもそも本件特許請求の範囲に限定がなく，また，前記２のとおり，「２つ折り」とは，薬剤投入時に薬剤を投入しやすいよう薬剤分包シートを搬送方向にＶ字状に折り曲げられた状態をいうところ，本件明細書を参酌すれば，「２つ折り」がそのような状態を指すことは明確である。⑷争点⑵エ（分割要件違反に当たるか。）についてア本件特許の原出願においては，①第１実施形態を実施例とする測長センサを用いたシート張力調整方法と，②第２実施形態を実施例とする測長センサと角度センサを用いたシート調節方法が特許請求の範囲として記載されていた。本件特許出願は，第２実施形態に基づき分割出願されたものであって，実施例としても，第２実施形態に基づく実施例のみが記載されている。
被告らは，原出願の第２実施形態には，原出願明細書の段落【００４６】～【００５２】に記載された第２－１実施形態と，段落【００５３】～【００８１】に記載された第２－２実施形態があり，後者のみが４段階に分けて張力調整するものという前提に立った上で，本件明細書【００３２】に４段階に分けて直流電圧を張力レベルごとに対応させて変化する旨記載されていることについて，新規事項の追加であると主張する。


しかし，原出願の第２実施形態（本件明細書の実施形態）は，その全体が，原出願明細書【００５７】並びに本件明細書【００４２】及び【００４３】に記載されているとおり，４段階で張力調整する実施形態であるから，上記の本件明細書【００３２】の記載は新規事項の追加にならない。また，原出願明細書【００３３】は，第２実施形態に相当する実施例を説明するための前提知識として例示的説明を記載したものにすぎない。
イ「発明の属する技術分野」の記載について，原出願明細書【０００１】の「シート張力をロールペーパの径の変化に応じて段階的に調整する」との記載と，本件明細書の「シートの張力を調整しながら」との記載について，本件明細書においてもシート張力はロールペーパの径の変化に応じて段階的に調整されることが前提とされているので，原出願と本件特許においてシート張力の調整方法について変更はない。
「発明が解決しようとする課題」の記載について，本件明細書【０００８】～【００１０】及び【００１１】の一部の記載は，本件特許が薬剤分包用ロールペーパの発明を対象とするものであることから，分割出願に伴い加筆された背景技術についての記述である。これらの背景技術は，シート張力調整方法の発明である原出願の明細書に接した当業者であれば，出願時の技術常識に照らして，そこに記載されているのと同然であると理解するものであることから，「当初明細書等の記載から自明な事項」といえる。
「発明の作用効果」の記載について，本件明細書【００１５】の記載の内容は，原出願の明細書の段落【０００５】及び【００１７】にそれぞれ記載されていたのであるから，「当初明細書等に明示的に記載された事項」といえる。ウ以上より，分割要件違反はない。
３争点⑶（本件各商標権の侵害が成立するか）について
【原告の主張】
⑴視認可能性について（争点⑶ア）
被告らは，被告製品には需要者が認識可能な状態で本件各商標が付されていないと主張するが，通常の観察力を有する需要者であれば，被告製品の芯管部に刻印された商標を認識することが可能である。
⑵指定商品について（争点⑶イ）
被告らは，被告製品の薬剤分包シートと芯管とは別個の商品であって，購入者もこれを認識しているから，被告らは本件各商標を指定商品である「紙類」や「薬剤分包機用分包紙」に該当する商品には使用していないと主張する。しかし，薬剤分包紙の購入者が芯管と分包紙につき所有権及び出所の区別を行っているとは考え難い。
また，薬剤分包機用分包紙は，芯管に巻かれた状態でなければ利用できず，すべての薬剤分包装置メーカーが芯管に分包紙を巻き付けた状態で薬剤分包用ロールペーパを販売しているのであるから，芯管と一体となった薬剤分包紙が薬剤分包用ロールペーパという１つの商品であり，かつ，「紙類」や「薬剤分包機用分包紙」に該当すると考えるのが社会通念に合致する。
⑶商標法２６条１項６号の抗弁について（争点⑶ウ）被告らは，被告製品を非純正品であることを明示して販売していたことから，需要者にとって誤認混同のおそれがなく，本件各商標の商標的使用には当たらないと主張する。
しかし，仮に非純正品であることを明示していたとしても，被告製品の芯管には本件各商標が刻印されており，その他に出所が被告らであることを示す標章は一切付されていないことに照らせば，本件各商標は「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用」されているといえる。また，顧客が被告製品を購入した後で，薬局内部において購入担当者とは異なる調剤担当者や転売先の需要者が被告製品に触れる場合には，被告製品が非純正品であることが把握されていない可能性が高い。
したがって，需要者が，被告製品を原告の製品であると誤認するおそれは十分にあるといえる。
⑷実質的違法性について（争点⑶エ）
被告らは，顧客は被告製品が非純正品であることを正確に認識していたから，被告らの行為には実質的な違法性が認められないと主張する。しかし，被告製品は，ウェブサイトを通じた通信販売のほか，電話やＦＡＸを用いた販売も行われており，その際に非純正品であることをどの程度告知していたのかは不明である。また，被告らは，顧客から預かった芯管そのものに分包紙を巻き直すのではなく，以前に入手した芯管に分包紙に巻き直した製品を販売したり，芯管を預かることなく製品のみ販売したりしていた。さらに，被告製品には，本件各商標の出所表示機能を打ち消す表示は全くない。
よって，被告らが被告製品を製造販売する行為は，需要者に被告製品が原告及びそのグループ会社を出所とするものであるとの誤認混同を生じさせるといえ，被告らの行為に違法性がないといえないことは明らかである。
【被告らの主張】
⑴本件各商標は視認可能な状態で使用されていないこと（争点⑶ア）被告製品の芯管に付されている本件商標１及び同２の刻印（以下「本件刻印」という。）は極めて小さくて不鮮明であり，通常人の普通の注意をもって被告製品に目を向けた場合，全体像からは本件刻印を識別できない。さらに，出荷時の被告製品はビニールで包装されているから，本件刻印の視認可能性は皆無である。よって，本件各商標は「使用」されておらず，商標権侵害は成立しない。⑵本件各商標は指定商品に使用されていないこと（争点⑶イ）原告は，顧客に原告製のロールペーパを販売するにあたり，芯管についてのみ所有権を留保していた。被告らは，その原告製の芯管を顧客から預かり，これに非純正の分包紙を巻き付けて販売することをウェブサイト上で明示し，顧客もそれを認識していた。特許庁の商標登録実務において，「芯管」と「紙類」は別の指定商品として扱われており，原告の競業他社も両者につき別々に商標登録を受けている。したがって，このような取引の実情を考慮すれば，被告製品において売買の対象とされるのは分包紙部分のみであって，芯管に配された本件刻印が，分包紙部分（「紙類」や「薬剤分包機用分包紙」に該当する部分）の出所を識別する表示として機能することはない。
⑶商標法２６条１項６号の抗弁（争点⑶ウ）
被告製品の販売態様は，被告らのウェブサイトを通じた通信販売のみであって，被告製品の購入者があらかじめ被告製品の芯管の現物や画像を確認する機会はないし，芯管に小さく視認困難な態様で刻印された表示によってその出所が判断されることは考えられない。