被告は本件訴訟で周知例６を追加した。周知例６（特開２００９－２５９００３，乙１）に記載されているのは，電極の交差配置構造を有する静電容量方式タッチパネルではあるが，周知例６には，電極間の間隔を３mmとする記載があり（【００４９】），このような間隙寸法は，本願明細書の実施例の１０倍であって間隙における空間の幅を明確に視認できるような寸法である。そうすると，周知例６に電極間の間隙を狭くして均一な視認性を確保するという技術内容が開示されているとはいえない。
３取消事由３（容易想到性判断の誤り）
(1)検出方式又は電極の配置構成の相違
審決の認定した「透明電極の設けられていない領域をできるだけ少なくすることで，均一な視認性を確保する」技術は，一般的，横断的な周知技術ということはできない。周知例１～５と引用発明とは，タッチパネルの検出方式または電極の配置構成において互いに相違する。
したがって，周知例１～５に記載の技術内容を引用発明に適用する動機付けは存在しない。
(2)解決課題の相違
引用発明は，高精度の検出を実現する装置を提供することを目的とする発明であり，周知例１～５と引用発明とは解決課題が異なる。
引用例（甲１）には，透明電極である検出電極及び対向電極の視認性に関する記載は一切存在しない。引用例の「【００１７】また，検出電極をＩＴＯなどの透明電極として形成する場合において，より高い透明度を確保しようとする場合には，検出電極の比抵抗が大きくなってしまうので，時定数の増加が生ずる。このため，検出時間が長くなる場合がある。」との記載は，ＩＴＯ自体の光学特性に言及するものであり，透明電極同士の重なりの有無による透明度の差異について言及したものではない。
したがって，周知例１～５に記載の技術内容を引用発明に適用する動機付けは存在しない。
(3)阻害要因
審決の認定した周知技術は，「透明電極の設けられていない領域をできるだけ少なくすることで，均一な視認性を確保する」というものであるが，引用発明は，透明電極である検出電極に積極的に開口（スリット）を設け，タッチセンサの検出感度を向上させるようにするものである（【０１３７】～【０１４３】）。したがって，引用発明は透明電極が形成されていない領域を積極的に形成しようとする技術思想に基づくものであり，上記周知技術と相反する技術内容をその課題解決手段として採用するものであるから，引用発明に当該周知技術を適用する阻害要因が存在している。なお，上記周知技術は，利用者に視認されるタッチパネル全体において透明電極が設けられていない領域をできるだけ少なくすることで均一な視認性を確保するものであって，当該周知技術を引用発明における電極間の間隔などという特定の領域（【００７８】【０２０７】）のみに適用できるものではない。
(4)小括
したがって，本願発明を引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に想到することができるとした審決の判断は，誤りである。
４取消事由４（手続違背）
本願発明の「隣接する上部電極間の電気的絶縁が確保できる程度に，隣接する上部電極同士が近づいて配置され，隣接する下部電極間の電気的絶縁が確保できる程度に，隣接する下部電極同士が近づいて配置され」たもの（【Ｃ】）との構成に対し，平成２３年１２月８日付けの拒絶理由通知（甲１０）では「電極間の幅や間隙等において･････格別な相違は見いだせない」と，拒絶査定（甲１１）では「各電極間の距離がどの程度であるかを特定したことにならない」として，本願発明の上記構成は引用発明との相違点ではないか又は引用発明から容易に想到であると判断している。これに対し，審決では，上記構成を本願発明と引用発明との相違点と明確に認めたが，上記相違点に係る構成に対し，審決で初めて引用された周知例１～５に基づく周知技術を適用して容易想到であると判断した。この審決における認定判断の理由は，拒絶査定における認定判断の理由とは明らかに相違する。原告は，本願発明と引用発明との間に電極間の間隙の点について相違点が存することが明らかになれば拒絶査定の理由が解消するものと信じて，拒絶査定不服審判の請求を行っていたものである。
また，拒絶理由に示されていない周知技術を適用するのは，①拒絶理由を構成する引用発明の認定上の微修正に用いる場合，②容易想到性の判断の過程で補助的に用いる場合，又は③関係する技術分野で周知性が高く技術の理解の上で当然又は暗黙の前提となる知識として用いる場合に限られるが，本件ではどの場合にもあたらない。
したがって，本件においては，拒絶査定不服審判において拒絶査定の理由と異なる理由を発見した場合にあたるということができ，原告の意見を述べる機会や補正の機会を与えなかった本件審判手続には，特許法１５９条２項で準用される同法５０条の規定に違背する瑕疵がある。
第４被告の反論
１取消事由１（本願発明の解釈の誤り）に対し
審決は，相違点中の「電気的絶縁が確保できる程度」の間隔について，本願発明は，電気的絶縁が確保できれば電極間の間隔は求められる光学特性の好ましさに応じてある程度の余裕を持たせた間隔にとどめてもよいことを意味していると解釈するのが合理的であるとして，『電気的絶縁が確保できる最小の間隔』ではないとした。本願発明の技術的意義は「【発明の効果】【００２１】･････上部電極間および下部電極間の間隙を狭くして，間隙を目立ちにくくできる。･････」との点にあるから，本願明細書段落【００４４】の記載は，電極の幅寸法と隣接する電極間の間隔寸法との『相対的な関係』を説明しているのではなく，電極間の間隔の『絶対的な寸法』を説明していることは明らかである。
本願明細書段落【００５５】の記載は，単位寸法（電極間の間隔）を決定するに当たり，製造上求められる加工制約に違反したり，透光性電極材料の電気的絶縁の確保を無視できないという当業者に自明な事項を述べた記載にすぎず，本願発明における「電極間の電気的絶縁が確保できる程度」の「程度」を解釈するための指針となる記載ではない。
したがって，「電気的絶縁が確保できる程度」の間隔を『電気的絶縁が確保できる最小の間隔』ではなく，『ある程度の余裕を持たせた間隔』とした審決の認定判断には誤りはない。
２取消事由２（周知技術の誤認）に対し
(1)周知例１～５


タッチパネルにおいて均一な視認性が得られないという現象は，タッチパネルの具体的な電極の配置構成や検出方式から離れ，およそ透明電極を用いた場合には，透明電極の透明度が十分でないために共通して現れる欠点であり解決課題である。したがって，審決の認定した技術，すなわち透明電極の設けられていない領域をできるだけ少なくすることで透明電極層が配されている箇所と透明電極層が配されていない箇所との透明度（透明性）の差に起因する視認性の不均一さを目立たなくして均一な視認性を確保するという技術自体は，透明電極を用いる場合において，タッチパネルの具体的な電極の配置構成や検出方式を離れて一般的に適用できる技術である。
周知例２によれば，タッチパネルにおいて均一な視認性が得られないのは，透明電極自体の透明度（透明性）が十分でないため，透明電極層が重なって配されている箇所，透明電極層が一層のみ配されている箇所及び透明電極層を配していない箇所のそれぞれの透明度（透明性）に，人間が認識しうる程度の差が生じてしまうことに起因するものであることが分かる。
したがって，審決の認定した周知技術に誤りはない。
(2)追加周知例（周知例６）
周知例６（特開２００９－２５９００３，乙１）には，光の透過量の差によってディスプレイの表示品位が悪くなることは，抵抗膜方式，静電容量方式といったタッチパネルの検出方式に依らない共通の解決課題であり，電極の無い箇所を非常に小さくすると，電極の配置構成の違いとは関係なく，電極の有無によるタッチパネルの表示品位低下を防ぐことができることが記載されている（【０００３】～【０００８】【００４５】【００４９】【００５０】）。周知例６からみて，審決の認定した周知技術がタッチパネルの検出方式や電極の配置構成に関わらない技術であり，引用発明にも当然に適用し得るものであることは明らかである。
３取消事由３（容易想到性判断の誤り）に対し
(1)検出方式又は電極の配置構成の相違
審決が認定した「透明電極の設けられていない領域をできるだけ少なくすることで，均一な視認性を確保する」技術は，個々のタッチパネルにおける具体的な電極の配置構成や検知方式の相違から離れた，一般的，横断的な周知技術であって，引用発明のような電極の配置構成と検出方式のタッチパネルにも適用できる。
(2)解決課題の相違
引用例（甲１）には，「【００１７】また，検出電極をＩＴＯなどの透明電極として形成する場合において，より高い透明度を確保しようとする場合には，検出電極の比抵抗が大きくなってしまうので，時定数の増加が生ずる。このため，検出時間が長くなる場合がある。」と検出電極の透明度が不十分であることの認識が示されている。透明電極層が重なって配されている箇所，透明電極層が１層のみ配されている箇所及び透明電極層が配されていない箇所それぞれの透明度（透明性）に人間が認識しうる程度の差が生じてしまうことは，当業者に広く認識されていたことである。
(3)阻害要因
引用発明が開口（スリット）を設けるとした箇所は各検出電極上である一方（【０２０８】），引用発明に審決が認定した周知技術が適用される箇所は，検出電極間の間隔又は対向電極間の間隔であるから（【００７８】【０２０７】），両者は全く別の領域を意味し，引用発明に審決が認定した周知技術の適用を阻害する要因は存在しない。
むしろ，引用例の段落【００１６】及び【０１４２】の教示に従って，スリットを設けつつ検出電極の全体の幅を太くすれば，検出電極同士の間隔は狭くできるのであるから，審決が認定した周知技術と引用発明とは親和性を有する。
(4)小括
したがって，本願発明を引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に想到することができるとした審決の判断に誤りはない。
４取消事由４（手続違背）に対し
拒絶査定（甲１１）の備考欄には「しかしながら，骨見え，すなわち透明電極による見え方（光学特性）と，各電極間の電気的絶縁性との間には何等の因果関係も存在せず，単に各電極間の電気的絶縁の状態を特定したところで，特に骨見え対策としての各電極間の距離がどの程度であるかを特定したことにならない」との記載は，本願発明と引用発明とが同一であることを説示しているのではなく，両者の構成が異なっていることを前提としつつ，「電気的絶縁性」と「光学特性」とは異質の特性であることから，電気的絶縁性に依っただけでは光学特性に関係する骨見え対策としての各電極間の距離を特定するのに十分ではなく，その結果，引用発明との相違があるとは認められないことを原告に教示したものである。また，拒絶査定の備考欄の「引用例１には，･････隣接する上部電極間の電気的絶縁が確保できる程度に，隣接する上部電極同士が近づいて配置され･････本願請求項１に係る発明と格別相違しない。」との記載も，電気的絶縁性だけでは本願発明と引用発明との構成上の差異が明確にできないことを述べたものである。そうすると，拒絶査定及び審決とは，本願発明と引用発明との間に電極の間隔（各電極間の距離）について「電気的絶縁が確保できる程度」との要件が付されているか否かの違いはあるが，その相違は『格別とは認められない』との判断に立脚している点で，基本的に一致している。
審決で認定した周知技術は，およそ透明電極を用いる技術分野全般にわたり横断的に通用する一般的な技術であり，文献等を示すまでもなく当業者ならば当然に知っているはずの事項であるから，そのような周知技術を用いることについて原告に対し意見を述べる機会や補正の機会を与えなかったとしても，適正手続の保障に欠けることはない。
したがって，本件審判手続に手続的瑕疵はない。
第５当裁判所の判断
１本願発明について
(1)本願明細書の記載
本願明細書（甲７，８）には次の記載がある。
「【技術分野】【０００１】本発明は，タッチパネルにおいて指などの操作物体が接触したパネル上の位置を相互静電容量方式により感知する相互静電容量方式タッチパネルに関する。」「【発明が解決しようとする課題】【０００８】･････相互静電容量方式タッチパネルでは，タッチ面側から上部電極と下部電極との電極パターンが見えてしまうという現象，いわゆる骨見え現象が生じる。このような骨見え現象は，電子デバイスにおいてタッチパネルを通して視認される映像に対して視覚的な影響を与える場合があり，骨見え現象を低減させることが求められている。」


「【発明の効果】【００２１】本発明によれば，隣接する上部電極間の電気的絶縁が確保できる程度に，隣接する上部電極同士が近づいて配置され，隣接する下部電極間の電気的絶縁が確保できる程度に，隣接する下部電極同士が近づいて配置されていることにより，上部電極間および下部電極間の間隙を狭くして，間隙を目立ちにくくできる。さらに大略帯状に形成された上部電極と下部電極との交差部分において，上部電極に複数の開口部が形成されているため，開口部が形成されていない交差部分に比して交差部分を視覚的に目立たなくすることができる。よって，相互静電容量方式タッチパネルにおいて，上部電極および下部電極の電極パターンの骨見え現象を低減できる。」
「【００２７】･････タッチパネル１の電極パターンでは，上部電極２０の幅が下部電極１０と実質的に同程度の幅に形成されている点において，従来のタッチパネル５０１の電極パターンとは相違している。具体的には，隣接する下部電極１０間の間隙１１は，下部電極１０間の電気的絶縁が確保できる程度に狭く形成されており，同様に，隣接する上部電極２０間の間隙２１は，上部電極２０間の電気的絶縁が確保できる程度に狭く形成されている。すなわち，上部電極２０間の間隙２１は，上部電極２０の幅よりも十分に狭く形成されている。【００２８】･････タッチパネル１の電極パターンでは，上部電極２０間の間隙２１と下部電極１０間の間隙１１とが，互いの電気的絶縁が確保できる程度に狭く形成されているため，間隙１１，２１を目立ちにくくでき，上部電極２０および下部電極１０の端縁の輪郭を目立ちにくくすることができる。したがって，図１１の従来のタッチパネル５０１の電極パターンと比較して明らかなように，タッチパネル１では，電極パターンの骨見え現象を低減させることができる。【００２９】･････タッチパネル１では，骨見え現象を低減することができるものの，タッチパネルに本来求められる検知機能が低下するという問題が生じる。･････隣接する上部電極２０間の間隙２１が，下部電極１０間の間隙１１と同程度に狭く形成されているため，指などの物体２が上部電極２０に近づいた場合であっても，電気力線Ｌが上部電極２０間の間隙２１を通過して物体２へと向かうことができない場合がある。･････【００３０】そこで，本発明の実施の形態のタッチパネル３１では，･････タッチパネル１と同様に，･････互いに隣接する上部電極５０間の間隙５１は，互いに隣接する下部電極４０間の間隙４１と同程度，すなわち電気的絶縁が確保できる程度に狭く形成されている。【００３１】上部電極５０と下部電極４０との交差部分３３では，上部電極５０に複数の開口部５２が形成されている。この開口部５２の形状として
は，様々な形状を採用できる･････」
「【００３５】まず，開口部５２の１つ目の役割は，電極パターンの骨見え現象を低減させる役割である。･････交差部分３３に複数の開口部５２が形成されることにより，交差部分３３自体を視覚的に目立たなくすることができる。」
「【００３８】次に，開口部５２の２つ目の役割は，タッチパネル３１に本来的に求められる検知機能を確保することである。タッチパネル３１では，上部電極５０の間隙５１が，下部電極４０の間隙４１と実質的に同程度に狭めて形成されているが，交差部分３３において，開口部５２が電気力線Ｌを通過させる役割を担うことにより，物体２がタッチ面側に接触したことを確実に検知することができる。」
「【００４４】また，本実施の形態では，上部電極５０の幅は，隣接する上部電極５０間の間隙よりも大きく形成されている。すなわち，（上部電極５０の幅寸法／（上部電極５０の幅寸法＋上部電極５０間の間隙寸法））が少なくとも５０％を超えるように形成されている。（上部電極５０の幅寸法／（上部電極５０の幅寸法＋上部電極５０間の間隙寸法））が８０％を超えるようにすることが好ましく，さらに（上部電極５０の幅寸法／（上部電極５０の幅寸法＋上部電極５０間の間隙寸法））が９０％を超えるようにすることがより好ましい。」「【００５５】･････上部電極１２０および下部電極１１０の形状について寸法例を用いて詳細に説明する。上部電極１２０の幅Ｗ１１および下部電極１１０の幅Ｗ１２は共に４.３ｍｍに形成されており，隣接する上部電極１２０間の間隙Ｄ１１および隣接する下部電極１１０間の間隙Ｄ１２は共に０.３ｍｍとなっている。なお，本実施例１では，この０.３ｍｍという寸法が単位寸法となっており，この単位寸法は，例えば，ＩＴＯをエッチングして上部電極１２０および下部電極１１０を形成する場合に製造上求められる加工制約（すなわち，最小加工スペースの制約など）や，透光性電極材料の電気的絶縁を確保するための電気的な特性から決定することができる。」
(2)本願発明の技術的課題と解決手段
本願発明は，指などの操作物体が接触したパネル上の位置を相互静電容量方式により感知する相互静電容量方式タッチパネルに関するものであり（【０００１】），上部電極に複数の開口部が形成されるとともに，隣接する上部電極間の電気的絶縁が確保できる程度に上部電極同士が近づいて配置され，隣接する下部電極間の電気的絶縁が確保できる程度に下部電極同士が近づいて配置されていることにより，間隙を目立ちにくくさせて骨見え現象を低減させるとともに（【０００８】【００２１】【００２７】），このとき，間隙が狭くなると下部電極から上部電極へ向かう電気力線が間隙を通過できなくなって検出感度に問題が生じることから（【００２９】），上部電極に開口部を設けることで（【００３１】），間隙を目立ちにくくするとともに（【００３５】），この開口部に電気力線を通過させる役割を担わせることによってタッチ面への物体の接触を確実に検知することができるよう構成したものである（【００３８】）。
２取消事由１（本願発明の解釈の誤り）について
(1)請求項の記載
原告は，本願発明では，隣接する電極間の間隙は加工制約や電気的特性に基づいて『電気的絶縁が確保できる最小の間隔』として決定されるものであり，審決の解釈するように『ある程度の余裕を持たせた間隔』として積極的に間隔を含むよう決定されるものではない旨を主張する。


①周知例１（特開２００６－３４４１６３号公報，甲２）「【００４８】また，上記透光性電極透光性電極透光性電極透光性電極については，スリットによって開口部外周を形成する導導導導電部電部電部電部をををを区切区切区切区切るるるることにより，特定入力領域および該領域から電極端子までの回路パターンを構成することができる
【００４９】図７〔判決注省略〕は導電部３をスリット６が通過する部分を拡大して示したものであり，Ｓはスリット幅を示し，Ｓａは網目寸法を示している
この場合の網目寸法とは，網目における対角線長さを示している
【００５０】上記スリット幅Ｓは，２０μｍ～網目の最大寸法の範囲に設定することが好ましく，スリットスリットスリットスリット幅幅幅幅ＳＳＳＳがががが２０２０２０２０μμμμｍｍｍｍにににに満満満満たたたたないとないとないとないと製造製造製造製造がががが困難困難困難困難になりになりになりになり，，，，スリットスリットスリットスリット幅幅幅幅ＳＳＳＳがががが網目網目網目網目のののの最大寸法最大寸法最大寸法最大寸法をををを超超超超えるとえるとえるとえるとスリットスリットスリットスリットがががが目立目立目立目立ってってってって，，，，デデデデザインザインザインザイン性性性性がががが損損損損なわれるなわれるなわれるなわれる
」②周知例２（特開平２－３００２４号公報，甲３）「〔２頁左上欄１１行～右上欄８行〕透明電極基板の透明度は透明電極を配している個所，例えば第１図の２，第２図の２〔判決注いずれも省略〕に示した個所の方が配していない個所３より悪くなる
従って従来の透明タッチパネルは第３図〔判決注省略〕でわかるようにタッチスイッチ構成部では透明電極透明電極透明電極透明電極がががが２２２２枚重枚重枚重枚重なるなるなるなる部分部分部分部分１１１１のののの透明度透明度透明度透明度がががが最最最最もももも悪悪悪悪くくくく，，，，次次次次いていていていて一方一方一方一方のののの透明透明透明透明電極基板電極基板電極基板電極基板のののの透明電極層透明電極層透明電極層透明電極層にににに他方他方他方他方のののの透明電極基板透明電極基板透明電極基板透明電極基板のののの非透明電極部非透明電極部非透明電極部非透明電極部がががが重重重重なっているなっているなっているなっている個所個所個所個所２２２２のののの透明度透明度透明度透明度がががが悪悪悪悪くくくく透明電極層透明電極層透明電極層透明電極層をををを配配配配していないしていないしていないしていない個所個所個所個所３３３３同士同士同士同士がががが重重重重なっているなっているなっているなっている部分部分部分部分のののの透明度透明度透明度透明度がががが最最最最もももも良良良良いいいいものになっている
（本発明が解決しようとする問題点）前記の如く，従来の透明タッチパネル例えばＣＲＴ画面を透視した場合，透明電極部２は特に透明電極部２が重なった個所１の透明性が透明電極２の無い部分３より顕著に劣るため均一均一均一均一なななな視認視認視認視認性性性性がががが得得得得られずられずられずられずＣＲＴＣＲＴＣＲＴＣＲＴ画面画面画面画面がががが見苦見苦見苦見苦しというしというしというしという問題問題問題問題があった
これは透明タッチパネルとしては好しくないものである
」「〔３頁右上欄７～１７行〕透明電極部と透明電極部以外の部分の透明度を等しくする方法としては電極部形成時に電極部以外の部分も同じ材料，同じ条件で同時に製膜することが工程簡略状好ましいが，この際，透明タッチパネルのスイッチ１の機能や位置を阻害しないようにするには，タッチスイッチ１を形成する透明電極部２とそれ以外の部分４との間に分離帯５を施す必要がある
分離帯分離帯分離帯分離帯５５５５ははははその部分の透明導電層透明導電層透明導電層透明導電層をををを一般に知られている適宜の方法を用いてエエエエッチングッチングッチングッチング除去除去除去除去するするするすることによって設けることができる
」「〔３頁左下欄２～１１行〕この分離帯分離帯分離帯分離帯５の透明度は優れているが，そのそのそのその巾巾巾巾はははは極極極極めてめてめてめて狭狭狭狭くするくするくするくすることができるので，全体の視認性視認性視認性視認性にににに関関関関しししし見映見映見映見映をををを損損損損なうなうなうなう程程程程のものでないのものでないのものでないのものでない
･････この分離帯５は，今一方の透明電極基板の分離帯５とは交差することとなるため，この交差点６の透明度はタッチスイッチを構成する部分の透明度に比べ著しく高いが，面積面積面積面積がががが微小微小微小微小であるため，見映見映見映見映をををを損損損損ななななったりったりったりったり，，，，不快感不快感不快感不快感をををを与与与与えることはないえることはないえることはないえることはない
」③周知例３（特開平１１－４０３５１号公報，甲４）「【００３１】透明電極層４は微小な空隙６によって互いに分離された複数の面領域に分割されている
分割は，具体的には，透明電極層透明電極層透明電極層透明電極層のののの各領域各領域各領域各領域が，電気的電気的電気的電気的にはにはにはには実質的実質的実質的実質的にににに絶縁絶縁絶縁絶縁されるが分分分分離線離線離線離線がががが肉眼肉眼肉眼肉眼ではではではでは認識認識認識認識できないようにできないようにできないようにできないように行行行行うううう


しかしながら，「程度」とは，「①物事の高低・強弱・優劣などがどのくらいかという度合。②適当と考えられる度合。ころあい。ほど。」を，「余裕」とは「必要な分のほかに余りにあること。また，その余り。」をそれぞれ意味する語である（広辞苑第６版参照）。審決が「本願発明における『電気的絶縁が確保できる程度』の間隔とは，『電気的絶縁が確保できる』最小の間隔ではなく，ある程度の余裕を持たせた間隔を意味していると解される。」（審決１０頁）として隣接する電極間の間隙を『ある程度の余裕を持たせた間隔』と説示したのは，電極間に積極的にある程度の間隔を持たせるとの意ではなく，隣接する電極間の間隔が電気的絶縁が確保できる『最小の間隔ではない』（最小の間隔以上）ということを単に言い換えたにすぎない。したがって，審決が，本願発明【Ｃ】中の「電気的絶縁が確保できる程度」をある程度の余裕を『積極的に含む』（最小の間隔を除く）ように間隔を決定すると解釈した，との原告の主張は，採用することができない。
(2)「電気的絶縁が確保できる程度」の構成について原告が援用する本願明細書段落【００５５】の記載は，「なお，本実施例１では，この０．３ｍｍという寸法が単位寸法となっており，この単位寸法は，例えば，･････製造上求められる加工制約（すなわち，最小加工スペースの制約など）や，透光性電極材料の電気的絶縁を確保するための電気的な特性から決定することができる。」とするのみであり，単位寸法は，光学的特性の観点から間隙を目立ちにくくするための開口部の大きさの基準となることがあるが（【００３２】【００３６】【００６６】），『電気的絶縁が確保できる最小の間隔』との観点から規定されているとはいえない。したがって，本願明細書段落【００５５】の記載は，本願発明における「電極間の電気的絶縁が確保できる程度」の解釈の根拠とはならない。むしろ，上記１(2)の本願発明の特徴並びに本願明細書段落【００４４】に「上部電極５０の幅は，隣接する上部電極５０間の間隙よりも大きく形成されている。すなわち，（上部電極５０の幅寸法／（上部電極５０の幅寸法＋上部電極５０間の間隙寸法））が少なくとも５０％を超えるように形成されている。」と記載され，電極間の間隙が電極の幅との相対関係にありかつ一定の上下幅も許容していることを参酌すると，本願発明における「電気的絶縁が確保できる程度」とは，電気的絶縁が確保されることを前提に，電極間の間隙が電極の幅よりも十分に狭く形成されることによってその間隙を目立ちにくくできる程度に電極同士を近づけて配置する以上のことを意味するものではないと解するのが相当である。そして，電気的絶縁が確保されることを前提に光学的特性の観点から電極間の間隙を目立ちにくくできる程度に近付けて配置した間隔は，『電気的絶縁が確保できる最小の間隔』以上の幅となるから，その間隔には，『電気的絶縁が確保できる最小の間隔』に比して一定の余裕を生じることも含む。
(3)小括
以上のとおりであり，審決が，本願発明の構成【Ｃ】にある「電気的絶縁が確保できる程度」を『電気的絶縁が確保できる最小の間隔ではない』としたのを誤りとすることはできない。
よって，取消事由１は理由がない。
３取消事由２（周知技術の誤認）について
(1)周知例の記載
原告は，審決が周知例１～５の記載から「透明電極の設けられていない領域をできるだけ少なくすることで，均一な視認性を確保すること」を周知技術と認定したのは，技術内容を抽象化又は上位概念化したものであり，この技術は引用発明に係る技術分野の周知技術ではない旨を主張する。
周知例１～５には次のとおりの記載がある（下線及び強調は本判決で付したもの。）。
「【０００３】タッチパネルの種類としては，抵抗膜方式，静電容量式，表面弾性波式，赤外線方式などがある。抵抗膜方式にはアナログ式とマトリクス式があり，･････。【０００４】･････従来の抵抗膜方式のタッチパネル１００は，･････第１基板１２と第２基板１４のそれぞれ（に）･････縞模様の電極１０６，１０８を形成し，･････電極１０６，１０８同士が交叉するように両基板１２，１４を一定間隔で対向させることによって製造できる。･････第１基板１２を指で触れることによって第１基板１２が撓み，両電極１０６，１０８が接触する。接触時の電位の変化した箇所を検知することによって，タッチパネル１００の座標を検出することができる。【０００５】しかし，いずれの電極１０６，１０８も厚みは一定であるため，電極１０６，１０８の交叉箇所とそれ以外の箇所とでトータルトータルトータルトータルのののの電極電極電極電極のののの厚厚厚厚みがみがみがみが異異異異なりなりなりなり，，，，光光光光のののの透過量透過量透過量透過量にににに差差差差ができるができるができるができるため，ディスプレイ２６の表示が見難く表示品位が悪い。【０００６】静電容量式のタッチパネルも抵抗膜方式と同様にアナログ式とマトリクス式があり，･････【０００７】･････従来の静電容量式のタッチパネル１１０は，･････帯状の電極群１１６，１１８を形成し，･････第１電極１１６と第２電極１１８は直交するように形成されている。操作者の指がタッチパネルに近接すると，第１電極群１１６，第２電極群１１８の内，指が接近した近傍の電極の静電容量が変化する。静電容量式タッチパネルは，その静電容量の変化を検出して直交する座標を求める。【０００８】しかし，静電容量式静電容量式静電容量式静電容量式ののののタッチパネルタッチパネルタッチパネルタッチパネルであってもであってもであってもであっても両電極両電極両電極両電極１１６１１６１１６１１６，，，，１１８１１８１１８１１８のののの厚厚厚厚みがみがみがみが同同同同じであるのでじであるのでじであるのでじであるので，，，，抵抗膜方式抵抗膜方式抵抗膜方式抵抗膜方式とととと同様同様同様同様ににににディスプレイディスプレイディスプレイディスプレイのののの表示品位表示品位表示品位表示品位をををを低下低下低下低下させるおさせるおさせるおさせるおそれがあそれがあそれがあそれがあるるるる。」


「【００４５】以上のいずれの静電容量式のタッチパネル３０，５０であっても，抵抗膜方式のタッチパネルと同様に，第１電極３６，５６と第２電極３８，５８との厚みを，電極同士が重なる箇所とそれ以外の箇所とで異なるようにして光の透過量の差が出ないようにしている。従来に比べてディスプレイ２６の表示品位の低下を防止できる。」「【００４９】･････実施例１と比較して，両電極の幅を広げ，電極電極電極電極のないのないのないのない面積面積面積面積をををを狭狭狭狭くくくくしている。両電極において，交叉部分とそれ以外の箇所とでは光の透過量の差が出ず，従来に比べて表示品位を上げることができた。タッチパネルタッチパネルタッチパネルタッチパネルにおけるにおけるにおけるにおける電極電極電極電極のののの無無無無いいいい面積面積面積面積がががが非常非常非常非常にににに小小小小さくさくさくさく，電極の有無によってタッチパネルの表示品位低下表示品位低下表示品位低下表示品位低下をををを防防防防いでいるいでいるいでいるいでいる。」「【００５０】･････両電極において，交叉部分とそれ以外の箇所とでは光の透過量の差が出ず，従来に比べて表示品位を上げることができた。また，電極電極電極電極のののの無無無無いいいい箇所箇所箇所箇所がががが非常非常非常非常にににに小小小小さくさくさくさく，電極の有無によってタッチパネルの表示品位低下表示品位低下表示品位低下表示品位低下をををを防防防防いでいるいでいるいでいるいでいる。」
(2)周知技術の認定
審決が引用した周知例１～５及び新たに追加された周知例６の記載によれば，①透明電極が設けられた領域と透明電極が設けられていない領域とでは透明度が異なること，また，透明電極が重なる領域と透明電極が重ならない領域とでも透明度が異なること，②透明度が異なる領域が広い場合には肉眼で認識可能となり，③隣接する透明電極の間の透明電極の設けられていない領域の間隔が肉眼で認識できる程度に広い場合には均一な視認性を確保することができないこと，は透明電極を用いた技術分野において周知事項であると認めることができる。そして，透明度が異なることは，タッチパネルが，抵抗膜方式か静電容量方式のいずれかであるか，電極の構造が平面配置か交差配置かに依らないことも明らかである（照明装置又は発光装置の種類に依らないこともいうまでもない。）。したがって，このことをもって，技術内容の抽象化又は上位概念化ということは当を得ていない。そして，上記①～③の周知事項に基づけば，隣接する透明電極の間の透明電極の設けられていない領域の間隔を肉眼で認識できない程度に狭くすれば均一な視認性を確保できることは周知事項として認識されていると認めることができる。
(3)小括
以上のとおりであり，審決がした「透明電極の設けられていない領域をできるだけ少なくすることで，均一な視認性を確保する」との周知技術の認定に誤りがあるとはいえない。
よって，取消事由２は理由がない。
４取消事由３（容易想到性判断の誤り）について
(1)引用発明
ア引用例の記載
引用例（甲１）は，静電容量型のタッチセンサパネルを含む表示装置に関する発明の特許公開公報であるが，そこには次の記載がある。「【００１５】しかしながら，上記のような静電容量式のタッチセンサにおいては，その検出感度が十分に高くない場合があり，タッチ位置の検出を高精度に実施することが困難な場合がある。【００１６】たとえば，検出器の寄生容量に対して走査電極と検出電極とによる静電容量が著しく小さいときは，検出が好適でなくなる場合があるために，検出電極の幅を太くする必要が生ずる。しかし，この場合には，その太い検出電極によってフリンジ電界が遮られることになるので，検出感度の低下が生ずる場合がある。【００１７】また，検出電極をＩＴＯなどの透明電極として形成する場合において，より高い透明度を確保しようとする場合には，検出電極の比抵抗が大きくなってしまうので，時定数の増加が生ずる。このため，検出時間が長くなる場合がある。」
「【００８６】本実施形態においては，･････検出電極２４のそれぞれは，対向電極２３に対面する面にスリットＫＫが形成されている。スリットＫＫは，各検出電極２４の内部において，垂直方向ｙに延在しており，複数が，水平方向ｘにて間を隔てて並ぶように設けられている。たとえば，スリットＫＫの幅としては，１００～１１００μｍとすることが好適である。」「【０１３９】･････被検知体Ｆが検知面（表示面）に近接していない場合において，対向電極２３に共通電位Ｖｃｏｍが印加されたときは，対向電極２３と検出電極２４との間に電界が生ずる。本実施形態においては，対向電極２３と検出電極２４との平板間の電界に加えて，検出電極２４に設けられたスリットＫＫを介したフリンジ電界も生ずる。【０１４０】そして，指などの被検知体Ｆが検知面（表示面）に近接した場合においては，･････その被検知体Ｆによってフリンジ電界･････が遮られる。本実施形態においては，検出電極２４に設けられたスリットＫＫを介したフリンジ電界についても，遮断されて発生しない。【０１４１】このため，検出電極２４にスリットＫＫを設けた場合には，スリットＫＫを設けない場合と比較して，被検知体Ｆの有無による静電容量の変動が大きくなる。【０１４２】よって，本実施形態は，検出電極２４にスリットＫＫを設けることで，タッチセンサＴＳの検出感度を向上させることができる。また，検出電極２４においてスリットＫＫが設けられた部分以外の幅の合計値を保持することで，検出電極２４の全体の幅が太くなっても抵抗値を維持できるので，検出電極２４にて時定数が増加することを防止できる。このため，検出時間が長くなることを防止できる。」「【０２０８】また，検出電極２４ｄにおいては，スリットＫＫが形成されている。スリットＫＫは，各検出電極２４ｄの内部において，垂直方向ｙに延在しており，複数が，垂直方向ｙおよび水平方向ｘにおいて，間を隔てて並ぶように設けられている。つまり，矩形状のスリットＫＫが格子状に形成されている。」
イ引用発明の技術的課題と解決手段


上記アの記載によれば，引用発明は，静電容量式のタッチセンサにおいて，検出電極の幅を太くするとその太い検出電極によって電極間の間隙を介したフリンジ電界が遮られることにより検出感度の低下が生ずるため，タッチ位置の検出を高精度に実施することが困難となるという課題（【００１６】）に対して，検出電極にスリットを垂直方向ｙに延在して形成すると（【００８６】），検出電極に設けられたスリットを介したフリンジ電界も生ずることから，検出電極にスリットを設けることでタッチセンサの検出感度を向上させるもの（【０１３９】～【０１４２】）である。さらに，矩形状のスリットを格子状に形成すること（【０２０８】）も記載されている。
(2)引用発明への周知技術の適用
引用発明の上記課題は，本願発明の骨見え現象の低減という課題の解決手段として電極間の間隙を電極の幅よりも十分に狭く形成した結果生じる検知機能の低下という課題と同等の課題と解される。そして，引用発明は，検出電極の幅を太くした場合，すなわち反面からいえば隣接する検出電極間の間隙を狭くした場合であっても，検出電極にスリットを形成し，スリットを介したフリンジ電界も生じさせてタッチセンサの検出感度を向上させることにより，この課題の解決を可能とする構成となっている。
したがって，検知機能の低下という課題の解決手段として構成されている引用発明に，骨見え現象の低下という本件発明の課題の解決手段として，本願発明の属するタッチパネルの技術分野において周知技術である「透明電極の設けられていない領域をできるだけ少なくすることで，均一な視認性を確保すること」を適用して，「隣接する上部電極間の電気的絶縁が確保できる程度に，隣接する上部電極同士が近づいて配置され，隣接する下部電極間の電気的絶縁が確保できる程度に，隣接する下部電極同士が近づいて配置され」たとの相違点に係る本願発明の構成とすることは，当業者が容易に想到し得たものである。そうすると，これと同旨の審決の判断に誤りはない。
(3)解決課題の相違に関する原告の主張について原告は，引用例には透明電極である検出電極及び対向電極の視認性に関する記載は一切存在しないから，周知例１～５の「透明電極の設けられていない領域をできるだけ少なくすることで，均一な視認性を確保する」との技術を引用発明に適用する動機付けがない旨を主張する。しかしながら，引用例には，「【００１７】検出電極をＩＴＯなどの透明電極として形成する場合において，より高い透明度を確保しようとする場合には，検出電極の比抵抗が大きくなってしまうので，時定数の増加が生ずる。」と記載されており，引用例においても，より高い透明度を確保しようとする課題が存在することが記載されており，これは，反面，透明電極の透明度が不十分であるゆえに透明度をより高めようとの認識を示すものであって，透明電極の視認性に関する課題を示唆するものといえる。そして，上記２に認定判断のとおり「透明電極の設けられていない領域をできるだけ少なくすることで，均一な視認性を確保する」ことは周知事項として当業者に認識されているのであるから，引用発明にこの周知技術を適用する動機付けが存在するというべきである。これに対して，原告は，上記引用例の記載がＩＴＯ自体の光学特性に言及するものにすぎない旨を主張するが，上記記載はＩＴＯ自体の光学特性ではなく，ＩＴＯなどを検出電極とした場合の透明度（光学特性）と比抵抗に関するものであるから，その主張は失当である。そして，ＩＴＯの透明度に関する課題はそのＩＴＯを用いた透明電極を重ねた場合の透明度においてさらに顕著なものとなるのは自明なことであるから，動機付けとしては十分というべきである。
(4)阻害要因に関する原告の主張について
原告は，引用発明は透明電極が設けられていない領域を積極的に形成しようとする技術思想に基づくものであり，審決が認定した「透明電極の設けられていない領域をできるだけ少なくすることによって，均一な視認性を確保する」という周知技術の技術思想とは相反するから，引用発明に周知技術を適用するには阻害要因がある旨を主張する。
しかしながら，引用発明には，静電容量の変動の検出感度を向上させるために検出電極の開口部（スリット）の幅をより広くすることが好ましいとの技術思想の開示はあるとしても（【１４３】～【１４８】），透明電極として形成された検出電極に開口（スリット）を設ける箇所は，各検出電極上であって（【０１３９】～【１４２】），この部分をもって検出電極間の間隙（審決が認定した上記周知技術を適用する「透明電極の設けられていない領域」に対応する。）と同視することはできず，引用発明に検出電極間の領域をも積極的に広げて形成しようとする技術思想を抽出することはできない。引用発明に周知技術を適用するのに原告主張の阻害要因があるとは認められない。
なお，原告は，審決の認定した上記周知技術の適用をタッチパネル上の特定の領域にとどめることはできない旨を主張するが，上記周知技術をタッチパネルのどの領域に適用するかは，当業者が適宜決定すべき設計的事項にすぎないというべきである。
(5)小括
以上から，取消事由３は理由がない。
５取消事由４（手続違背）について
(1)拒絶査定の理由
原告は，拒絶査定の理由と審決の理由とが異なる旨を主張する。そこで，平成２３年１２月８日付け拒絶理由通知書（甲１０）と拒絶査定（甲１１）の各備考欄をみると，次の記載がある（なお，下記引用中の「本願請求項１に係る発明」及び「引用例１」とは，それぞれ，本判決の「本願発明」及び「引用例」に対応する。）。
①拒絶理由通知書の備考欄
「引用例１には，･････上部電極に同じ大きさおよび形状を有する開口部が第１および第２の方向に配置されて形成され，当該上部電極全体において，それぞれの開口部が第２の方向に沿って一定の間隔で配置されている相互容量方式タッチパネルが開示されており，電極幅や間隙等において，上記請求項に係る発明との格別の相違は見いだせない。」
②拒絶査定の備考欄


平成２７年６月１０日判決言渡
平成２６年（行コ）第１０００４号，同第１０００５号行政処分取消義務付け等請求控訴事件，同附帯控訴事件（原審東京地方裁判所平成２４年（行ウ）第５９１号）
口頭弁論終結日平成２７年２月１８日
判決
控訴人兼附帯被控訴人（以下「控訴人」という。）
処分行政庁   特許庁審査官
裁決行政庁   特許庁長官
指定代理人    田辺昌   紀
同前   村俊二
同吉   田一作
同駒   崎利徳
同平     川   千鶴子
同古   閑裕人
同石   原徹弥
被控訴人兼附帯控訴人（以下「被控訴人」という。）
レクサンファーマシューティカルズ
インコーポレイテッド
被控訴人兼附帯控訴人（以下「被控訴人」という。）
コーリアリサーチ    インスティテュー
トオブ    ケミカルテクノロジー
上記２名訴訟代理人弁護士中村     稔
同松   尾和子
同熊   倉禎男
同富   岡英次
同辻   居幸一
同田     中   伸一郎
同吉   田和彦
補佐人弁理士    箱田   篤
同西   島孝喜
主文
１本件控訴について
(1)原判決中，控訴人敗訴部分を取り消す。
(2)被控訴人らの予備的請求のうち，特許庁審査官がした特許査定の取消しを求める部分（予備的請求第１項）に係る訴えを却下する。(3)被控訴人らの予備的請求のうち，特許庁長官がした行政不服審査法による異議申立てを却下する旨の決定の取消しを求める部分（予備的請求第２項）に係る請求を棄却する。
２本件附帯控訴について
(1)被控訴人らの主位的請求及び予備的請求のうち，特許庁長官に対し特許査定の取消しの義務付けを求める部分（当審における訴え変更後の主位的請求第３項及び予備的請求第３項）に係る訴えをいずれも却下する。(2)被控訴人らのその余の本件附帯控訴を棄却する。３訴訟費用は，第１，２審を通じ，被控訴人らの負担とする。４この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１当事者の求めた裁判
１控訴人（本件控訴）
主文第１項(1)ないし(3)と同旨
２被控訴人ら（本件附帯控訴）
(1)原判決中，被控訴人ら敗訴部分を取り消す。
(2)（主位的請求）
ア（主位的請求第１項）
特許庁審査官が被控訴人らに対し特許出願２００７－５４２８８６につき平成２３年１０月３１日付け（平成２３年１１月７日発送）でした「原査定を取り消す。この出願については，拒絶の理由を発見しないから，特許査定をする。」旨の特許査定が無効であることを確認する。
イ（主位的請求第２項）
特許庁長官が，被控訴人らに対し平成２４年４月２６日付けでした行政不服審査法による異議申立て（２０１２０３２９行服特許第２号）を却下する旨の決定を取り消す。
(3)（当審において訴えの変更）
ア（主位的請求第３項）
特許庁長官は，特許庁審査官が被控訴人らに対し特許出願２００７－５４２８８６につき平成２３年１０月３１日付け（平成２３年１１月７日発送）でした「原査定を取り消す。この出願については，拒絶の理由を発見しないから，特許査定をする。」旨の特許査定を取り消さなければならない。
イ（予備的請求第３項）
上記ア（主位的請求第３項）と同旨
第２事案の概要
１被控訴人らは，共同出願に係る特願２００７－５４２８８６号の審査において，誤って真意と異なる内容を記載した手続補正書（以下，これに係る補正を「本件補正」という。）を提出した。担当審査官は，本件補正を前提として特許査定（以下「本件特許査定」という。）をした。
本件は，被控訴人らが，本件特許査定には，担当審査官が本件補正の内容について審査をせずに査定をしたか，被控訴人らの真意と異なる内容の手続補正書であることを看過し，実質的な審査をしなかった重大な瑕疵があるなどと主張して，(1)主位的に，①本件特許査定が無効であることの確認を求めるとともに，これを前提として，②本件特許査定の取消しを求めて被控訴人らがした行政不服審査法（以下「行服法」という。）に基づく異議申立てについて，特許庁長官が，本件特許査定はその対象にならないから不適法であるとしてした却下決定（以下「本件却下決定」という。）の取消し，及び③特許庁審査官に対して本件特許査定を取り消すことの義務付けを求め，(2)予備的に，①本件特許査定の違法を理由とする同処分の取消し，これを前提とする②本件却下決定の取消し，及び③特許庁審査官に対して本件特許査定を取り消すことの義務付けを求める事案である。
原審は，本件特許査定の担当審査官には，本件補正が被控訴人らの真意に基づくものであるかどうかを確認すべき手続上の義務があったにもかかわらずこれを怠った重大な手続違背があるとし，かかる瑕疵をもって本件特許査定が無効であるとは認められないものの，本件特許査定は違法として取消しを免れないとし，被控訴人らがした上記異議申立ては適法であるから，これを不適法とした本件却下決定は誤りであり，本件特許査定取消しの訴えは出訴期間を遵守しているなどとして，主位的請求のうち本件特許査定の無効確認（上記(1)①）及びこれを前提とする本件却下決定の取消しを求める部分（上記(1)②）に係る請求をいずれも棄却し，予備的請求のうち本件特許査定の取消し（上記(2)①）及びこれを前提とする本件却下決定の取消し（上記(2)②）を求める限度で，被控訴人らの請求を認容した。なお，主位的請求及び予備的請求とも，特許庁審査官に対して本件特許査定の取消しの義務付けを求める部分（上記(1)③及び(2)③）に係る訴えは不適法であるとして，いずれも却下した。控訴人は，原判決が被控訴人らの請求を一部認容した部分（上記(2)①及び②）を不服として控訴した。


被控訴人らは，原判決が被控訴人らの訴えを却下ないし請求を棄却した部分（上記(1)①ないし③及び(2)③）を不服として附帯控訴をするとともに，当審において，主位的請求及び予備的請求のうち義務付けの訴えに係る部分（上記(1)③及び(2)③）について，本件特許査定の取消しを義務付ける行政庁を「特許庁審査官」から「特許庁長官」に変更した。なお，控訴人は，この変更につき異議なく応訴し，変更後の各訴えの却下を求めた。
２前提事実，争点，争点に対する当事者の主張は，原判決を次のとおり補正し，当審における当事者の補充的主張を後記３のとおり付加するほか，原判決の「事実及び理由」第２の１及び２並びに第３に記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)原判決６頁１２行目の「抗潰瘍活性」を「抗腫瘍活性」と改める。(2)原判決７頁１０行目の「本願発明」を「本件特許出願に係る発明（以下「本願発明」という。）」と，同頁１４行目の「ついて」を「について」と，同頁１６行目の「引用文献３の」を「引用文献３記載の」と，同行目及び同頁２３行目の「抗潰瘍活性」をいずれも「抗腫瘍活性」と，それぞれ改める。(3)原判決８頁１行目の「作用」を削り，同頁３行目の「【０２４７】」を「【０２４８】」と改める。
(4)原判決９頁１８行目の「本願発明１０の化合物」を「本願発明の化合物１０」と改める。
(5)原判決１０頁６行目及び同頁２２行目の「本件特許査定の取消義務付け」並びに同頁１９行目の「本件特許査定の取消しの義務付け」を，いずれも「当審における訴え変更後の本件特許査定の取消義務付け」と改める。(6)原判決１２頁７行目末尾に，次のとおり加える。「なお，被控訴人らは，原審においては，特許庁審査官に対して，特許査定取消しの義務付けを求めていたが，当審においては，これを本件却下決定をした主体と同一の，特許庁長官に対する義務付けに変更した。」(7)原判決１２頁９行目の「本件査定」を「本件特許査定」と改める。(8)原判決１６頁６行目末尾に，改行の上，次のとおり加える。「エなお，行訴法３７条の３第７項は，「処分についての審査請求がされた場合において，当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り，提起することができる。」と規定している。この規定は，処分の義務付けの訴えに対する裁決の義務付けの訴えの補充性を明らかにする趣旨の規定であり，行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求める義務付けの訴えは，当該裁決に係る原処分について処分の取消しの訴え又は無効確認の訴えを提起することができない場合（例えば，裁決主義がとられている場合）に提起することができると解されている。
ところで，特許法１８４条の２は，「この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分（第百九十五条の四に規定する処分を除く。）の取消しの訴えは，当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ，提起することができない。」と規定しているところ，被控訴人らの本件特許査定取消しの訴えについては，上記規定に基づく適法な異議申立てに対する裁決を経ていないから訴えの要件を欠くと解する可能性も形式的にはあり得るところ，仮に，そのような解釈を前提とする場合においては，被控訴人らが同要件を充足するためには，まず，本件却下決定の取消しを得た上で，更に特許庁における行政不服審査手続において特許庁長官による本件特許査定の取消しを求め，改めて審理を経た上で，特許査定取消しの裁決を得るか，あるいは同異議申立てが棄却された場合に，本件特許査定の取消しの訴えを提起し，判決により特許査定の取消しを得るかしなければならず，救済が著しく遅れ，回復できない莫大な損害を被る可能性がある。したがって，特許法１８４条の２の上記解釈を前提とすれば，行訴法３７条の３第７項の規定する要件を充足することになるというべきである。また，特許法１８４条の２は「取消しの訴え」としているが，無効確認の訴えについても同様の問題が生じ得る。無効確認の訴えにおいて，違法事由の重大性は認められるが，明白性が認められないとする場合も，上記義務付け訴訟の補充性の要件を充たすと解することが可能である。」
(9)原判決２６頁１７行目末尾に，改行の上，次のとおり加える。「これに対し，控訴人は，審査官による面接は単なる行政サービスにすぎず，また，審査官にこのような義務を課することは審査の遅滞を招くと主張する。しかしながら，面接の際には応対記録の作成が義務付けられ，この応対記録は公衆の閲覧に供されること，審査官との面接において，審査官が述べた意見を覆して，面接結果と異なった処分をするには，その後に新たな証拠を発見するなど，正当化できる理由がなければならないことからすれば，審査官が面接に際して述べた意見は一定の拘束力を持つものであり，単なる行政サービスと同視することはできない。また，前置審査には十分な時間があるとの担当審査官の供述によれば，本件特許出願のような具体的事情の下，審査官に上記義務を課すことは，決して過大なものではない。さらに，控訴人は，「当該補正書が，出願人の真意に基づき作成されたものとはおよそ考え難い場合」であるか否かの判断を行うこと自体難しいと指摘するが，本件では，具体的事実を踏まえて，本件補正書が出願人の真意に基づき作成されたものでないことが担当審査官には明らかであったのであるから，控訴人の指摘は的外れである。」
(10)原判決３５頁１行目の「証言している。」の次に「さらに，化合物１０は，抗腫瘍活性の観点から優位性があることを示した例示にすぎず，本件拒絶査定の内容も，少なくとも引用文献３に記載された化合物と同等レベルの抗腫瘍活性しか得られていない化合物は，特許請求の範囲から削除してほしいということであり，それらの抗腫瘍活性に劣る化合物を除く範囲であれば，本願明細書に記載された類似化合物の特性なども勘案して特許性を判断できると説明したにすぎない。」を加える。


(11)原判決３５頁２１行目末尾に，改行の上，次のとおり加える。「この点，出願人の利益を考慮して，審査官が出願人の補正の趣旨や真意の確認を行うことが，行政サービスとして一般的に好ましいものであることは否定できず，実際にも，特許庁では，出願人との意思疎通を支援する手段として，審査官が電話やファクシミリによる連絡や面接を行うことを許容するなどしている。しかしながら，このような支援施策は，あくまで行政サービスとして行われ，法律上の根拠に基づくものではなく，また，このような支援施策があることを根拠に，特許法の原則である書面審査の原則から逸脱して，面接の内容が正式な書面の内容に優越すると考えることはできない。特許審査の実情からしても，審査官に出願人の出願内容が真意に沿うものであることを確認する義務を課すのであれば，特許審査の著しい遅滞を招きかねず，その悪影響は甚大である。
仮に，審査の経緯及び補正の内容等からみて当該補正書が出願人の真意に基づき作成されたものとみられない場合であったとしても，それによる不利益は，本来出願人において責任を負うべきものであって，手続補正書の記載内容に従えば特許査定すべきであるにもかかわらず，審査官において殊更，補正の趣旨・真意について出願人に確認すべき法的義務を負わせる根拠はない。さらに，実際の特許審査を行う過程では，「当該補正書が，出願人の真意に基づき作成されたものとはおよそ考え難い場合」であるか否かの判断を行うこと自体難しく，この判断を徹底するとすれば，結局，拒絶査定を行う場合を含む多くの場合に補正の趣旨や真意について出願人に確認する作業が必要となりかねない。」
(12)原判決３７頁１６行目の「本件特許査定の取消しの義務付けの成否」を「当審における訴え変更後の本件特許査定の取消義務付けの成否」と，同頁１９行目の「特許庁審査官」を「特許庁長官」と，それぞれ改める。
３当審における当事者の補充的主張
(1)特許法１９５条の４の「査定」の意義（争点(1)ア(ア)及びイに関し）
（被控訴人らの主張）
仮に，特許法１９５条の４の「査定」に特許査定は含まれないと解することができないとしても，同条にいう「査定」には，少なくとも，処分に審査官の手続違背があると主張される場合の特許査定は含まれないと解するのが相当である。
控訴人は，このような解釈は，同条の文理に反し，予測可能性を害する，実体的理由と手続的理由との区別は不明確で手続を不安定にする，さらに，補正等に誤りがあった場合の救済手段として訂正審判がある，などと指摘する。
しかしながら，審査官の側に職権取消しという是正措置があることからすれば，現実に審査官による手続違背は存在するのであり，このような場合に出願人の側に行服法による救済が認められないのは，行服法の趣旨に反する。本件では，担当審査官に，単なる手続上の瑕疵ではなく，特許査定制度において制度が適正に運用されるために必要な手続上の義務の重大な違背があったのであり，特許出願人の手続的利益を確保し，審査の適正と本来的に価値ある発明の保護を確保するため，行服法による救済の途が認められるべきである。
控訴人が指摘する文理解釈論は，このような実質的な解釈をすることの妨げとはならない。実体的理由と手続的理由の区別は，行訴法及び行服法において広く行われており，このような区別が手続を法的に不安定にすることはあり得ないし，上記のような重大な手続上の義務の違背がある場合に行服法上の救済を認めたからといって，法的安定性や予測可能性を害するものではなく，手続を過度に不安定にすることもない。
さらに，本件のように誤って過小な記載をしてしまった場合には，訂正審判により救済されるものではない。加えて，拒絶査定不服審判における特許審決に対しては審決取消訴訟が可能であるから，前置審査による特許査定に対して行服法上の不服申立てを認めることによって，特許審決の場合と比較して均衡を失するということもない。
（控訴人の主張）
被控訴人らは，特許法１９５条の４の「査定」には，少なくとも処分に審査官の手続違背があると主張される場合の特許査定は含まれないと主張する。しかしながら，このような制限解釈は，同条の文理からは到底導くことができず，予測可能性を害する。また，特許査定に対する不服について，実体的理由と手続的理由とに明確に区分することが常に可能であるとはいえず，このような不明確な区分により，同条の例外を認めるのは，手続を過度に不安定にする。さらに，もともと出願人の判断で行うべき特許請求の範囲の設定やその補正等について出願人が自ら誤ったにもかかわらず，敢えてこれを取り消して補正という有利な手続を利用し得るようにするため，行訴法上の救済手段以外の救済手段を設ける必要性は，必ずしも高いとはいえないし，上記のような場合には，訂正審判において争う途もある。加えて，拒絶査定不服審判請求後の前置審査による特許査定について，上記のような場合に行服法上の不服申立てが可能であるとすると，前置審査から審判移行後の特許審決については再審事由がない限り不服申立てが認められないことと比較して，著しく均衡を欠く。
よって，このような解釈は，到底妥当とはいえない。
(2)本件特許査定の瑕疵（争点(2)ア，イ及びエに関し）
（被控訴人らの主張）
本件特許査定には，①本件補正につき出願人である被控訴人らのみならず担当審査官も錯誤に陥っていたという主体に関する瑕疵，②行政処分の対象を取り違えたに等しく，様々な内容上の瑕疵を有するという内容に関する瑕疵，③担当審査官が被控訴人らへの確認義務及び実質的な審査義務を怠ったという手続に関する瑕疵があり，これらを個別に評価しても，総合的に評価しても，重大かつ明白な違法がある。
よって，本件特許査定は，法律上当然に無効であり，又は取り消し得るというべきである。
ア主体に関する瑕疵について
行政行為の前提として行われる私人の公法行為については，表意者の意思に基づかず又は本人の意思に反して第三者がした行為は無効であると解され，また，表意者の錯誤の場合に，錯誤であることが普通の社会見解によって外部から認識され得べき場合は，その誤りを正し，正しきに従って効力を生ずるとされ，また，錯誤であることが外部的に認識され得ない場合は，表示されたところに従って判断されるべきであるが，その要素に錯誤があるときは，その行為は原則として無効となると解される。また，私人の公法行為が絶対無効な場合にあっては，それに基づいて行われた行政行為は，前提を欠く行為として無効となるものと解すべきである。本件補正における担当弁理士の錯誤は，特許請求の範囲という特許査定の対象となる事項について，その発明の最も中核となる部分を含む極めて広い範囲にわたる部分を誤って削除し，これに気付かないまま，上記の発明の核となる部分を中心とした所期の特許請求の範囲を残す補正であると誤信していたものであるから，要素の錯誤である。


そして，本件に関連して，特許庁審査官や弁理士と同等の専門的知識を与えられた一般人が，本件拒絶査定以後の審判，審査手続に関する情報を与えられた場合には，被控訴人らが本来予定していた補正案がどのようなものであったかを推認することができ，この推認される補正案と実際に提出された本件補正書に記載された補正内容とを比較すれば，後者が明らかに錯誤に基づくものであると認識することは確実である。よって，本件補正における上記誤りは，錯誤であることが普通の社会見解によって外部から認識され得べきものであるということができる。
また，上記一般人が，意図していた補正案までを正確に認識することが必ずしも確実とはいえないとしても，要素の錯誤がある以上，本件補正は無効であり，同補正を前提とした本件特許査定も無効となる。なお，本件では，担当審査官が，電話面接において話し合われた内容に基づく補正が適正に行われたと誤信し，実質的に審査することなく本件特許査定をしており，担当弁理士と担当審査官の双方が，共通に錯誤に陥っている。よって，本件では，表意者である被控訴人らの重過失を理由に，被控訴人らが本件補正の錯誤による無効を主張することができないと解するべきではない。
イ内容に関する瑕疵について
内容上無効な行政行為として，内容の不能な行為及び内容の不明確な行為があり，さらに前者の例として，虚無の物を対象とする行為や，行政行為の対象とし得ない物を対象とした行為といった，行政行為の目的たる物に関する不能がある。
本件では，本件補正書を提出した被控訴人らも，またこれを受領してそのまま特許査定をした担当審査官も，特許査定の対象となる特許請求の範囲について，双方とも錯誤によって，各内心の意図とは全く異なる特許請求の範囲，すなわち，被控訴人らにおいては出願当初から想定も希望もしていなかった発明部分についての特許請求の範囲，担当審査官においては，本件拒絶査定における拒絶理由を解消したかどうかを含む特許要件について検討もしていなかった特許請求の範囲について特許査定したものである。これは，行政処分の対象を取り違えたに等しい内容上の瑕疵というべきである。
そして，この錯誤に基づく本件補正によって特許査定の対象となった特許請求の範囲は，被控訴人らによっても，担当審査官によっても，両者のやり取りを含む手続の積み上げによって発明の形式・内容を確定し，完成させようとしてきた発明部分とは無関係な部分であるから，このような部分について，特許権としての効力を付与することは，事実上不能となる可能性が高い。
したがって，本件特許査定における上記内容に関する瑕疵は，行政行為の目的たる物に関する不能中の，虚無の物を対象とする行為や行政行為の対象とし得ない物を対象とした行為と同質の瑕疵を備えるということができる。
また，本件特許査定は，その内容において，①本件補正後の発明について，本件拒絶査定記載の拒絶理由が解消されていないのに，これを看過していること，②本件補正後の発明は，本件拒絶査定において特許性があると判断された発明を包含していないのに，これを看過していること，③本件補正後の発明には，特許法３６条４項１号（実施可能要件），６項１号（サポート要件），２号（明確性要件）違反の新たな拒絶理由が生じているのに，これを看過していること，④本件補正後の発明は，担当審査官と担当弁理士の電話面接により担当審査官から示唆され，担当弁理士が了承した発明の内容と異なるものであったのに，これを看過していること（以上につき，原判決の「事実及び理由」第３の３(2)アないしエのとおり。）という重大な瑕疵を有しており，このような重大な瑕疵を全て備える特許査定は，通常想定することができない。
さらに，本件補正後の本願の特許請求の範囲は，本文とただし書とが全く矛盾しており，このままでは，特許請求の範囲の記載に基づいて発明の技術的範囲を確定することができず，本件特許査定は，その対象とする発明の範囲が不明確であり，特許査定の内容が不明確であるといわざるを得ない。したがって，本件特許査定は，行政行為の内容が不明確なときに該当するということができる。
これらを総合して考慮すると，本件特許査定の内容上の瑕疵は，救いがたいほどに重大なものであり，無効というを免れない。
ウ手続に関する瑕疵について
「発明の保護及び利用を図ることにより，発明を奨励し，もつて産業の発達に寄与する」との特許法１条の目的を有効に達成するためには，産業の発達に寄与するような価値のある発明を十分に保護することが必要である。このことを出願人の側から見れば，出願人は，特許法所定の拒絶理由のない限り，自ら公開した発明の範囲内において，同開示の代償としてふさわしい価値を有する特許権を得る権利，利益を有するということができる。
担当審査官は，被控訴人らのこのような利益を保護するため，前置審査を含む審査において，被控訴人らが拒絶理由を理解し，これを解消するために必要な対策を講じられるように配慮し，面接等による意思疎通を積極的に行って，適切に補正等をさせることによって，被控訴人らが発明公開の代償としてふさわしい特許権を取得できるように，審査手続を主宰し，被控訴人らに重大な錯誤等がうかがえれば，釈明するなどして，正当な利益，権利を取得できるように努める義務を負うというべきである。また，特許査定の可否を決定するに当たっては，出願書類を再検討し，最終的に拒絶理由がないかを確認する審査義務を負うというべきである。しかしながら，担当審査官は，電話面接におけるやり取りの結果がそのまま本件補正に反映されていると誤信し，本文とただし書との間の矛盾の看過にみられるような，本件補正書に記載された特許請求の範囲の形式的なチェックもしなかったため，同補正書の記載内容と拒絶査定や電話面接を含むこれまでの出願手続や担当弁理士の言動とが著しく食い違っていることに気付かず，あるいは，万一気付いたとしても，その齟齬について確認をすべき義務を怠り，補正書の不審な部分について何ら釈明することなく，また，補正書に記載された特許請求の範囲について，改めて拒絶理由の解消の有無を検討することなく，そのまま特許査定をしたものである。したがって，本件特許査定に係る担当審査官の被控訴人らへの確認義務及び実質的な審査義務を怠ったという手続上の瑕疵は，出願から特許査定までの一連の手続を定めた趣旨・目的に鑑み，また，それらの手続が出願人の権利又は利益を保護することを目的として定められていることを考慮すれば，これに基づく本件特許査定の無効事由となるというべきである。エ控訴人は，仮に，本件特許査定が無効とされ，あるいは取り消されたとしても，特許請求の範囲を被控訴人らが望む内容に変更するように補正し直すことは認められないと指摘する。
この点，本件特許査定が無効とされ，あるいは取り消された場合には，前置審査において特許査定がされなかった状態に戻るのであり，担当審査官は，改めて審査した上，本件補正後の本願発明は拒絶理由を解消しておらず，特許要件を具備していないので，特許庁長官に前置解除の報告をすることとなる。


そして，被控訴人らは，前置報告書を閲覧の上で上申書及び補正案を提出し，再考を求めることができる。補正案に対して拒絶理由を通知して補正の機会を与えることは，審判合議体の裁量によることとなるが，裁量処分であっても恣意的であってはならず，本件特許出願のように明らかに適切な補正を行えば特許すべき発明が開示されている場合には，審判合議体は，拒絶理由通知を発して被控訴人らに補正の機会を与えるべきである。さらに，本件補正後の特許請求の範囲を，被控訴人らが意図した特許請求の範囲に改めることは，ただし書が存在することにより不明瞭となっている本願の特許請求の範囲の記載を明瞭にするものであり，特許請求の範囲の拡張や変更には当たらない。
（控訴人の主張）
ア主体に関する瑕疵について
(ア)特許出願は，特許を受けようとする者が特許権を得ようとする意思を客観的に表示する行為であって，特許庁長官を名宛人とした願書の提出という要式行為によって行われるものであり，このことは，手続補正書等の提出についても，同様である。そうであれば，書面の提出を受けて行われる特許審査も，提出された書面に記載された内容に基づいて行われなければならず，それで足りるというべきであり，このように解して初めて，大量の特許出願を迅速に処理するという要請に応えられる。また，特許権は，第三者に多大な影響を及ぼすことから，特許された出願の内容を特許公報を通じて公示することに加え，審査段階での手続書面の閲覧を第三者に認めるなど，審査手続の透明性を書面の公開によって担保している。このように第三者との関係に配慮しなければならない点でも，書面の記載内容を重視する必要が，通常の行政過程における申請とそれに対する応答としての行政処分とは大きく異なる。これらの事情に照らせば，本件特許査定が，出願人の真意に沿わない特許請求の範囲の記載を基に行われたものであっても，本件特許査定は無効とはならないというべきである。
(イ)特許査定の前提である出願人の表示行為に錯誤がある場合に，民法の錯誤無効の規定が適用されるとしても，特許手続が，特許秩序の早期安定の要請が強く働く手続であり，書面に記載されていることが正確であることを前提とせざるを得ないこと，特許査定は対世的効力を有し，第三者への影響が生じる処分であることからすれば，その適用は，特許査定の効力を維持することが正義に反すると考えられるような特段の事情がある場合に限られると解すべきである。そして，本件特許査定が特許要件を満たした発明に対して行われていること，本件特許査定について担当審査官に錯誤はないこと，下記のとおり，被控訴人らの重過失が明らかであることからすれば，本件特許査定の効力を維持することが正義に反すると考えられるような特段の事情がある場合には該当しない。ところで，民法９５条が適用されるのであれば，同条ただし書の適用もあると解すべきことになる。本件補正書における記載ミスは，最も注意深く記載しなければならない特許請求の範囲の記載について，特許手続の専門家である担当弁理士の過誤により生じたものであり，極めて重大な過誤に基づくものであったと評価される。よって，被控訴人らに重過失があることは明らかであるから，被控訴人らは，本件補正書の提出行為について錯誤無効を主張することはできない。
なお，担当審査官に錯誤がなかったのは上記のとおりであり，被控訴人らによる共通錯誤の主張は，その前提を欠いている。
イ内容に関する瑕疵について
担当審査官は，本件補正書の記載内容に沿って本件特許査定を行っており，特許査定の対象を取り違えたということはないし，特許要件は全て満たしているから，本件特許査定に内容に関する瑕疵はない。
ウ手続に関する瑕疵について
被控訴人らが主張するような義務が審査官に課されている旨の特許法上の規定はなく，どの範囲で権利を取得するかは出願人の意思と責任によって決定されることになっていることからすれば，提出された書面が出願人の真意に基づくものではなかったとしても，それを見た審査官が，出願人の錯誤に気付くことは，特許法上何ら保障されているものではない。また，審査官においては，特許請求の範囲を減縮する補正が行われた場合に，出願人の補正の真意など知る余地もなく，審査官が出願人の真意を確認することは，出願に係る手続書類は第三者が閲覧することが可能であることや，侵害訴訟時の均等論の主張との関係で，出願人の不利益になり得ることであり，それゆえ，特許制度上全く想定されていない。これに加え，本件では本件補正後の請求項１に関して内容面に矛盾が見られなかったことなどに照らせば，担当審査官が，書面の外形上，本件補正書における請求項１の記載が明らかな誤記であって，真意とは全く別の発明に補正されたものと認識することは到底できない。
よって，本件補正が錯誤に基づくものであることを担当審査官が認識することができたことを前提に，同審査官に手続上の義務違反があったということはできない。
エ仮に，本件補正が錯誤に基づくものであるとの理由で本件特許査定が無効とされ，あるいは取り消されたとしても，そのことは，結局，被控訴人らが補正の時期的制限内に適切な補正をしなかったことを意味するにすぎない。また，本件補正の内容を前提とする限り，拒絶理由通知を行う余地はないし，拒絶査定後は，拒絶査定不服審判を請求する場合に限り，特許請求の範囲の補正が認められているにすぎず，改めて審判請求を行う余地はないから，特許請求の範囲を被控訴人らが望む内容に変更するように補正し直すことは認められない。
それにもかかわらず，再び補正の機会を与えるべきと解することは，特許法が補正期間に制限を設けた趣旨を没却するものであり，許されない。
第３当裁判所の判断
当裁判所は，本件控訴に係る部分については，原判決とは異なり，被控訴人らの予備的請求のうち，本件特許査定の取消しを求める部分に係る訴えは不適法であり却下を免れず，本件却下決定の取消しを求める部分は理由がないと判断する。本件附帯控訴に係る部分については，原判決と同様に，被控訴人らの主位的請求のうち，本件特許査定の無効確認及び本件却下決定の取消しを求める部分はいずれも理由がないと判断し，また，被控訴人らの主位的請求及び予備的請求のうち，当審における訴えの変更後の本件特許査定の取消しの義務付けを求める部分に係る訴えは，いずれも不適法であり却下を免れないと判断する。
その理由は，次のとおりである（なお，以下，特許法（昭和３４年法律第１２１号）を，単に「法」というが，同法制定前の旧特許法と区別するに当たり，特に「現行法」ということがある。また，以下，特に断らない限り，「法」とは，本件補正や本件異議申立てがされた当時の，平成２０年法律第１６号（平成２１年４月１日完全施行）による改正後のものをいう。）。
（本件控訴について）
１本件特許査定の取消しの訴えの適法性について（争点(1)イ）
(1)争点の所在について


本件では，本案前の争点として，本件特許査定の取消しの訴えが，出訴期間を徒過したものかどうかが争われている。
被控訴人らは，平成２３年１１月７日，本件特許査定謄本の送達を受けたところ，本件特許査定の取消しの訴えを提起したのは，平成２４年８月２７日であった（前提事実(7)及び(9)）。そうすると，本件特許査定の取消しの訴えは，被控訴人らが，処分があったことを知った日から６か月（行訴法１４条１項）を経過して提起されたものであることは明らかである。そこで，控訴人は，本件特許査定の取消しの訴えは，出訴期間を徒過した不適法な訴えであると主張する。
もっとも，被控訴人らは，平成２４年１月６日，行服法に基づき，特許庁長官に対し，本件異議申立てをし，同年４月２６日付けで本件却下決定を受けた（前提事実(8)）。
被控訴人らは，本件特許査定の取消しの訴えは，本件却下決定を受けた日から６か月以内に提起したものであり，行訴法１４条３項にいう「処分・・・につき審査請求をすることができる場合・・・において，審査請求があつたとき」に当たるから，同項の規定により，出訴期間を遵守したものであると主張している。
これに対し，控訴人は，行服法４条１項ただし書は「・・・他の法律に審査請求又は異議申立てをすることができない旨の定めがある処分については，この限りでない。」として，行服法による不服申立てができない場合を規定しているところ，法１９５条の４は，「査定又は審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については，行政不服審査法による不服申立てをすることができない。」と規定しているから，「査定」については，行服法による不服申立てをすることはできないとし，本件異議申立てをしたとしても，それ自体不適法であり，行訴法１４条３項の規定の適用はないから，出訴期間を遵守したことにはならないと主張する。
そこで，本件においては，本件特許査定に対し，行服法に基づく異議申立てが認められるか否か，端的に，法１９５条の４の「査定」に特許査定が含まれるか否かが問題となる（したがって，争点(2)ウと共通する。）。ところで，特許出願についての「査定」には，法４９条に定める特許出願について拒絶をすべき旨のいわゆる拒絶査定と，法５１条に定める特許出願について特許をすべき旨のいわゆる特許査定とがある。したがって，法において，単に「査定」という場合には，特段の理由がない限り，その両者を含むものと解するのが文理に忠実であり，かつ，自然である。しかし，この点につき，被控訴人らは，法１９５条の４の「査定」は拒絶査定のみを指すものと主張し，また，少なくとも処分に審査官の手続違背がある場合の特許査定は含まないなどと主張する。
(2)そこで，以下，法１９５条の４の「査定」の意義について検討する。
ア法における「査定」の用法について
まず，法における「査定」の語の用法について，法１９５条の４以外の規定について確認してみると，次のとおりである。
法が「査定」の語を用いているものとして，①「拒絶査定」や「拒絶をすべき旨の査定」，「拒絶の査定」との語で用いているもの（９条，１４条，１７条の２第１項４号，３４条の２第６項，３９条５項，４４条１項３号，４６条２項，４９条柱書，５０条，５３条３項，６５条５項，６７条の２第５項，６７条の３第１項柱書，１２１条，１５８条，１５９条，１６０条１項，１６１条，１６２条，１６３条１項・２項，１６４条１項，１６９条３項，１７４条１項，１８４条の１８，１８６条１項２号，１９３条２項１号），②「特許をすべき旨の査定」との語で用いているもの（１７条の２第１項柱書，４４条１項２号，５１条，５３条１項，１０８条１項，１２８条，１６４条１項），③「延長登録をすべき旨の査定」との語で用いているもの（６７条の３第２項・第３項，１０８条２項）があるほか，④単に「査定」のみの語で用いているもの（２２条１項，４１条１項４号，４２条１項，５２条，５４条２項，１３９条６号，１５９条２項，１６０条１項，１６３条２項，１６４条３項，１９５条９項柱書及び４号）がある。
上記①ないし③は，それぞれ，どのような査定を指すものかは，規定自体から明らかである。そこで，上記④で，単に「査定」の語が用いられているものについてみると，上記のうち，法１３９条６号から１６４条３項までの規定は，いずれも法「第６章審判」に置かれ，法の定める審判手続に関する規定であるところ，これを個別に見ると，法１３９条６号は，審判に関与する審判官の除斥理由として，「審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。」を掲げており，ここにいう「不服を申し立てられた査定」とは，拒絶査定不服審判の対象となる拒絶査定を指すものであることが明らかである（特許無効審判の対象となる特許に係る特許査定については，同審判が査定を不服として請求する性質のものではないことや，特許査定に係る審査との間に事件の同一性を肯定することが困難であることなどからも，「不服を申し立てられた査定」には当たらないものと容易に理解することができる。）。また，法１５９条２項，１６０条１項，１６３条２項については，いずれも拒絶査定不服審判を前提とする規定であることから，ここにいう「査定」がいずれも拒絶査定を意味することも明らかであり，法１６４条３項は，拒絶査定不服審判の請求と同時に補正がされたため，法１６２条に基づき当該請求が審査官の前置審査に付された場合に，法１６４条１項の規定により拒絶査定を取り消して特許査定をする場合を除いて，すなわち，依然として拒絶理由があると判断する場合には，当該審判請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならないというものであることからすれば，ここにいう「査定」についても，拒絶査定を意味することは明らかである。


これに対し，上記④のうち，法２２条１項は法「第１章総則」に置かれた規定であり，また，法４１条１項４号，４２条１項は法「第２章特許及び特許出願」に，法５２条，５４条２項は法「第３章審査」に，１９５条９項柱書及び４号は法「第１０章雑則」に，それぞれ置かれた規定である。これらの規定は，それぞれの位置付けに照らしても一般的な規定と解され，また，内容的にも，これらの「査定」が，条文の趣旨や文脈に照らして，拒絶査定ないし特許査定のいずれかに限定されるものと解すべき根拠は見当たらず，文言どおり，拒絶査定及び特許査定のいずれをも含む趣旨と解することができる。
以上によれば，法において，「査定」の語の多くは，拒絶査定ないしは特許査定，あるいは延長登録をすべき旨の査定のいずれであるかが文言上明確に特定されており（上記①ないし③），単に「査定」のみの語が用いられた場合（上記④）については，その語の置かれた条文の位置付け，趣旨，文脈等に照らして拒絶査定を指すことが明らかであるか，少なくとも容易に理解することができる場合を除いては，拒絶査定及び特許査定のいずれをも含むものとして用いられているものと解され，用語法において，疑義が生ずるところはない。
上記のような法の用法に照らすと，法１９５条の４の規定についても，法「第１０章雑則」に置かれているという規定の位置や，前後の条文から，明らかに拒絶査定や特許査定を特定して指すものと解されるものではないから，同条の「査定」には，特許査定，拒絶査定のいずれも含むものと解するのが自然であるということができる。
イ法１９５条の４の制定経過等について
次に，被控訴人らは，法１２１条により審判請求が認められない特許査定に対する不服申立ての途を確保するために，法１９５条の４にいう「査定」を拒絶査定に限定して解すべきであると主張する。そこで，法における査定に対する不服申立手続の制定経過に照らして，法１９５条の４の「査定」の意義を検討する。
(ア)証拠（甲２５）及び弁論の全趣旨によれば，法１９５条の４の規定の制定経過等について，次のとおり認められる。
ａ法１９５条の４の規定の前身となる規定として，昭和３５年４月１日に施行された現行法（昭和３４年法律第１２１号）は，１７７条において，当時の訴願法（明治２３年法律第１０５号）との関係について，「この法律又はこの法律に基く命令の規定により行政庁がした処分（補正の却下の決定，査定，審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定を除く。）に不服がある者は，通商産業大臣に訴願することができる。ただし，この法律の規定により不服を申し立てることができないこととされているときは，この限りでない。」と定めていた。その後，昭和３７年の行服法の制定及び施行，訴願法の廃止に伴い，昭和３７年法律第１６１号による法の一部改正により，上記１７７条が削除され，現在の法１９５条の４に当たる法１９５条の２（以下「旧１９５条の２」という。）が追加された。当時の条文は，「補正の却下の決定，査定，審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については，行政不服審査法による不服申立てをすることができない。」というものであった（後に，「補正の却下の決定」は削られた。）。
上記各規定においてはいずれも，「査定」が訴願法による訴願ないしは行服法による不服申立ての対象から除外されている。ｂ査定に対する審判請求の規定についてみると，現行法には，特許査定に対する同法固有の不服申立てを定めた規定は置かれていない。大正１０年特許法（大正１０年法律第９６号）においては，「査定又ハ審判ノ審決ヲ受ケタル者不服アルトキハ其ノ査定又ハ審決ノ送達ヲ受ケタル日ヨリ三十日以内ニ抗告審判ヲ請求スルコトヲ得」（１０９条）と規定されていたことから，拒絶査定だけでなく，特許査定に対する審判請求も可能であるとの見解も唱えられていた（甲２５）。これに対し，現行法１２１条１項は，「拒絶をすべき旨の査定を受けた者は，その査定に不服があるときは，その査定の謄本の送達があつた日から三十日以内に審判を請求することができる。」と規定し（後に，審判請求期間は三月に改められた。），審判請求をすることのできる査定を拒絶査定に限定し，特許査定に対しては審判を請求することができないものとした。
ｃ文献には，「旧第百九条は・・・特許査定に対しても抗告審判の請求ができると解する余地がありえた。しかし，それはおかしいということで，現行法では，審判請求ができる者は拒絶査定を受けた者に限定したもののようである。特許査定を受けた出願人がこれに対する不服の審判を請求できるというのは，たしかに，どこかが変であるし，実益もないことであろう。」との記載がある（三宅正雄「特許争訟雑感」。なお，同文献は，特許査定を受けた出願人がその特許査定を争う利益が絶対ないとは断言できないとも指摘している。甲２５）。(イ)以上のとおり，大正１０年特許法の下では，１０９条の「査定」には特許査定も含まれ，これに対する審判請求が可能であるとの見解も存在していたところ，現行法は，１２１条において，特許査定に対しては審判請求ができないことを明確にしたものである。しかし，その際，訴願法との関係を定めた旧１７７条，行服法との関係を定めた旧１９５条の２（現在の法１９５条の４）の規定は，「査定」という用語を使用し，審判請求の対象を拒絶査定に限定したことに合わせて，これを拒絶査定に限定することはなかったのである。
このような制定の経緯に照らせば，法は，特許査定を含めて，「査定」を，行政上の不服申立ての対象から除外する趣旨であったと解するのが相当というべきである。
ウ被控訴人らの主張について
(ア)被控訴人らは，瑕疵ある特許査定に対する出願人の利益を保護するためには，法１２１条が審判請求を認めない特許査定に対する不服につき，行服法による不服申立ての利益を確保する必要があるから，法１９５条の４の「査定」から特許査定は除外されると解すべきであると主張する。
しかし，現行法の下では，行服法による不服申立てが認められないとしても，行訴法に基づく抗告訴訟を提起することにより司法的救済を求めることができることはいうまでもないから，特許査定に対する不服申立ての途が閉ざされるものではない。そして，ある処分に対する不服について，司法的救済以外に救済ルートを設けるかについては，立法政策に属する問題であり，立法府の合理的裁量に委ねられたものというべきである。


そして，法１２１条が，審判請求の対象を拒絶査定に限定したことについては，前記イ(ア)ｃの文献の記載からもうかがわれるように，特許査定については，審判請求の対象として認める実益もないというところにあったと解される。確かに，出願どおり特許査定を受けた出願人が，不服の申立てをすること自体，想定しにくいところであり，一般的には，不服申立ての利益も認め難いものと考えられる。そうすると，特許査定に対する不服申立てとしては，不服申立ての利益の有無が問題とされるような，極めて例外的な事案であって，非定型的な内容を含むものであることが想定されるところであるから，このような類型の紛争については，特許庁としての専門性を前提とした審査より，法的判断に関わる審査を優先し，行服法に基づく行政的救済ではなく，直接，司法的救済のルートに委ねるという選択がされたとしても不合理ということはできない。
(イ)被控訴人らは，法１９５条の４の規定について，特許法上の各種処分のうち，①審判という不服申立ての途を設けているもの，②行服法による不服申立てを省略して直接に裁判所に訴訟を提起すべきとされるもの，③個別の理由に基づき，特別に不服申立てが禁止されるものを，同法による不服申立てをすることができない処分として列挙するものであり，特許査定は，これらには含まれないと主張する。
しかし，上記の点については，前記(ア)に見たとおりであって，例外的，非定型的な紛争について，直接司法審査のルートに委ねることが，それ自体，不合理，不自然ということはできない。
(ウ)被控訴人らは，「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説」の記載に，「査定」が行服法による不服申立ての対象とならないことについて，審判という不服申立ての途を設けているとの説明があることを指摘する。しかし，同文献の記載は，通常不服申立てが想定される場合を念頭に置いた説明と解され，前記理解を左右するものとは認められない。(エ)被控訴人らは，特許査定が誤りによってされた場合に審査官が職権取消通知を行うこととしていることとの均衡からしても，特許査定に対する行服法による異議申立てが認められるべきであるとして，「職権取消通知等に関する審査官用マニュアル」（甲１４の３）の存在を指摘する。
同マニュアルには，対象案件を取り違えて特許査定した場合，補正書が特許査定の謄本と行き違いで提出された場合など，重大かつ明白な誤りを発見した場合に，職権取消通知を行うこととすることとされているが，これは，関係者に異論のない範囲で，その効力を消滅させ，速やかに法の趣旨に沿ったものとすることを目的とするものと認められる。しかし，特許庁においてこのような運用があるからといって，特許査定に対する行服法による不服申立てを認めないことが，直ちに合理性に欠けるということはできない。
(オ)被控訴人らは，法１９５条の４の「査定」には，少なくとも，処分に審査官の手続違背があると主張される場合の特許査定は含まれないと主張する。
しかしながら，法の文理に照らして，法１９５条の４の「査定」から，処分に審査官の手続違背があると主張される場合の特許査定のみが除外されると解すべき理由があるとは認められない。
(カ)よって，被控訴人らの上記主張は，いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり，法における「査定」の用法，法１９５条の４の規定の制定経過等に照らして，「査定」の文言は文理に照らして解することが自然であり，このように解しても，特許査定の不服に対する司法的救済の途が閉ざされるものではないこと，特許査定に対し，司法的救済のほかに行政上の不服申立ての途を認めるべきかどうかは立法府の裁量的判断に委ねられており，その判断も不合理とはいえないことからすれば，法１９５条の４の「査定」が拒絶査定のみに限定され，あるいは，処分に審査官の手続違背があると主張される場合の特許査定はこれに含まれないと解すべき理由があるとは認めることができない。
そうすると，法１９５条の４の規定により，本件特許査定に対して行服法による不服申立てをすることは認められないから，本件異議申立ては不適法なものであって，これを前提として，本件訴訟における本件特許査定の取消しの訴えについて行訴法１４条３項の規定を適用することはできない。そして，本件特許査定の取消しの訴えが，本件特許査定謄本の被控訴人らへの送達から６か月を経過した後に提起されていることは，前記(1)のとおりである。また，その期間の徒過に正当な理由があることについては，被控訴人らから何らの主張立証もない（なお，本件却下決定がされたのは，上記６か月が経過する前であり，同決定（甲１５）において，法１９５条の４の「査定」に特許査定が含まれる旨の説示もされていた。）。よって，本件特許査定の取消しの訴えは，行訴法１４条１項の定める出訴期間を徒過して提起された不適法な訴えであるといわざるを得ず，却下を免れない。
したがって，予備的請求に係る本件特許査定の取消しの訴えについて，出訴期間を遵守した適法な訴えであるとした原判決は，取消しを免れない。２本件却下決定についての取消事由の有無について（争点(2)ウ）(1)本件却下決定（甲１５）は，特許査定について行服法により異議申立てをすることは法１９５条の４及び行服法４条１項に違背し不適法であるとして，同法４７条１項に基づき，本件異議申立てを却下したものである。(2)前記１において説示したとおり，法１９５条の４の「査定」には拒絶査定のみならず特許査定も含まれると解される。そうすると，特許査定は，行服法４条１項ただし書の「他の法律に審査請求又は異議申立てをすることができない旨の定めがある処分」に当たる。したがって，本件特許査定に対して行服法に基づく異議申立てをすることは認められないから，本件異議申立ては，同項に違反し不適法であり，却下を免れない。
(3)そうすると，これと同旨の理由に基づき，本件異議申立てを却下した本件却下決定に誤りはなく，同決定に取消事由があるということはできない。この点に関する被控訴人らの主張は，採用することができない。したがって，原判決中，予備的請求に係る本件却下決定の取消請求を認容した原判決は，取消しを免れない。
なお，同じ理由により，主位的請求に係る本件却下決定の取消請求も理由がないことは明らかである。したがって，これを棄却した原判決は，結論において相当である。
（本件附帯控訴について）
３本件特許査定の無効事由の有無について（争点(2)ア）
(1)被控訴人らの主張


被控訴人らの無効事由の主張は多岐にわたるものがあるが，概要，①担当審査官が，本件補正後の本願発明について全く審査せず，又は実質的に審査をすることなく本件特許査定をした，②担当審査官は，行政処分の対象を誤った，③担当審査官は，本件補正の内容が被控訴人らの真意に沿うものであるかどうかを確認すべき手続上の義務を怠った，などとして，本件特許査定には重大かつ明白な瑕疵があると主張するものである。そして，担当審査官が審査をしていないことの根拠として，本件補正が，㋐本件拒絶査定における拒絶理由を解消していないこと，㋑本件拒絶査定において特許性があると担当審査官が判断していた発明を除外していること，㋒実施可能要件，サポート要件及び明確性要件をいずれも充足しないという新たな拒絶理由を生じさせていること，㋓電話面接において担当審査官と担当弁理士との間で事実上合意した補正内容と著しく異なること，などの点で，重大な誤りを含むものであったことを指摘する。
また，被控訴人らは，当審において，本件特許査定には，④本件補正につき出願人である被控訴人らのみならず担当審査官も錯誤に陥っていたという主体に関する瑕疵，⑤行政処分の対象を取り違えたに等しく，様々な内容上の瑕疵を有するという内容に関する瑕疵（上記②の主張を含むものと解される。），⑥担当審査官が被控訴人らへの確認義務及び実質的な審査義務を怠ったという手続に関する瑕疵（上記①及び③の主張を含むものと解される。）があり，これらを個別に評価しても，総合的に評価しても，重大かつ明白な違法があると主張する。
さらに，本件において，担当審査官の過誤の重大性，被控訴人らの被る不利益の深刻さ，第三者保護の要請が妥当しないことなどに照らせば，本件特許査定に係る瑕疵は，明白性の有無にかかわらず無効原因となると主張する。以上の被控訴人らの主張内容には，本件特許査定に係る審査自体の無効に係る主張とともに，本件補正が錯誤により無効であるからこれを前提とする本件特許査定は当然に無効である旨の主張が含まれており，これらは問題点を異にするものと考えられる。そこで，以下では，まず，本件における審査の前提となる本件補正の錯誤無効に関する被控訴人らの主張について検討し，次に，本件特許査定の無効事由に関する被控訴人らの主張について検討することとする。
(2)本件補正の錯誤無効に関する被控訴人らの主張についてア出願に関する書面についての錯誤とその主張の許否等について本件においては，被控訴人らの担当弁理士により，被控訴人らが意図していたところとは異なる補正内容を記載した手続補正書が特許庁に提出され，これに基づいて本件特許査定がされたものであるところ，被控訴人らは，本件補正について，いわゆる表示上の錯誤があったとし，このような錯誤に基づく本件補正は無効であり，無効な補正を前提とする本件特許査定も無効であると主張する。
出願に関する書面の記載内容が作成者の真意と異なるとされる場合，そもそも錯誤無効の主張が許されるのかどうか，また，そのような書面を前提とする特許査定の効力をどのように解するかは，法において，このような錯誤に対する救済手段についての特別の定めを置いているかどうかを検討し，何らかの救済手段が定められているのであれば，その規定の趣旨，目的，内容等を検討し，法の規定に照らし，上記主張の許否や限度が判断されるべきである。
そこで，出願に関する書面についての錯誤とその主張の許否等について，法の考え方を検討することとする。
(ア)法は，特許出願等の手続につき，書面主義を採用している。すなわち，法は，手続の補正（１７条４項），特許出願（３６条１項），出願公開の請求（６４条の３），特許権の存続期間の延長登録の出願（６７条の２），審判請求（１３１条１項），再審の請求（１７４条）等は，書面の提出によって行わなければならない旨を定め，その記載事項を具体的に定めるなどしている。また，法施行規則１条１項は，特許出願，請求その他特許に関する手続は，法令に別段の定めがある場合を除き，書面でしなければならないと定めている。
とりわけ，特許出願に当たっては，所定の事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならないこと（法３６条１項），願書には明細書，特許請求の範囲，必要な図面及び要約書を添付しなければならないこと（同条２項）が定められるとともに，これらの添付書類に記載しなければならない事項等が具体的に定められている（同条３項ないし７項）。
(イ)法が，上記の各手続を書面の提出によって行わなければならないと定めているのは，書面に記載されたところをもって手続の対象とすることによりその対象を明確にし，手続の円滑迅速な処理を図ろうとするものであり，特に，特許出願においては，願書や上記のとおりの添付書類に記載されたところの特許出願（補正が行われた場合には，補正書に記載されたところの補正後の特許出願を含む。）が，審査官による審査（法４７条１項）の対象となるからであると解される。このような書面主義の建前においては，書面の記載内容はその提出者の意思を反映しているものとして取り扱われるから，書面の提出者は，どのような内容を記載するのかを十分に検討した上で記載内容を決定すべきこととなる。
(ウ)法は，書面主義を採用する一方，書類に不備があるなどした場合，その補充や修正を行う手段に関して具体的に定めている。すなわち，法１７条１項においては，手続をした者は事件が特許庁に係属している場合に限り，その補正をすることができると定める。また，明細書，特許請求の範囲，図面若しくは要約書については，法１７条の２ないし４の規定により補正をすることができる場合を除き，補正をすることができないと定めている。
(エ)そして，法１７条の２第１項は，特許出願人は，特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面について補正をすることができると定める一方，法５０条の定める拒絶理由通知を受けた後は，拒絶査定不服審判を請求する場合において，その審判の請求と同時にするとき（法１７条の２第１項４号）など，同項各号に定める場合に限り補正をすることができると定め，同条３項は，１項の規定により明細書，特許請求の範囲又は図面について補正をするときは，誤訳訂正書を提出してする場合を除き，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならないと定めている。
(オ)また，法１７条の２第５項は，同条３項及び４項（省略）に定めるほか，１項４号等に掲げる場合において特許請求の範囲についてする補正は，㋐法３６条５項に規定する請求項の削除，㋑特許請求の範囲の減縮，㋒誤記の訂正，㋓明瞭でない記載の釈明を目的とするものに限ると定めている。


(カ)さらに，特許権成立後に，願書に添付した明細書，特許請求の範囲及び図面の訂正をすることに関しては，特許権者による訂正審判請求（法１２６条）又は特許無効審判手続中での訂正請求（法１３４条の２）の途が定められているが，いずれも，㋐特許請求の範囲の減縮，㋑誤記又は誤訳の訂正，㋒明瞭でない記載の釈明を目的とするものに限られ（法１２６条１項ただし書，１３４条の２第１項ただし書。なお，平成２３年法律第６３号による改正により，「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」が追加された。），願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面（誤記又は誤訳の訂正に関しては，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面）に記載した事項の範囲内においてしなければならず（法１２６条３項。訂正の請求については，同項が法１３４条の２第５項において準用される。），また，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものであってはならない（法１２６条４項。訂正の請求については上記に同じ。）とされている。
(キ)法が，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面について，補正の途を認めつつ，補正のできる時期や範囲について，上記のとおりの制限を設けているのは，先願主義（法３９条）の下，可能な限り早期の出願日を確保する必要があることによる明細書等の作成における時間的制約や，出願人の不慣れなどにより当初から完全な明細書等を作成できない場合も考えられることなどを踏まえ，発明を適切に保護するためには補正を認める必要がある一方，補正が出願時への遡及効を持つことから，無制限に明細書等の補正を許すと，先願主義に反し第三者の利益を害する上，特許庁の審査においても，その都度，先行技術調査や特許性判断を行う必要から審査の負担増大及び遅延が生じ，手続の複雑化及び混乱化を招来することになりかねず，さらに，当初から完全な明細書等の作成に努めている者との間で不公平となることなどから，手続の効率化や出願人と第三者の利益の調整等の観点に照らして，一定の時期的制限及び内容的制限の下で明細書等の補正を許すこととしたものと解される。
また，特許法が特許権成立後の明細書等の訂正を認めつつ，その範囲について上記のような制限を設けているのは，登録後に無効理由を含んでいることが発見されたり，記載に誤りがあったり，記載が明瞭でないことが判明することもあることから，これらに対処するための手段を特許権者に認めつつ，既に権利内容がいったん確定していることから，第三者に対して不測の損害を与えることのないよう，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものであってはならないとされているものと解される。
(ク)このように，法は，手続に当たり書面主義を採用しており，書面の記載内容はその提出者の意思を反映しているものとして取り扱われること，一方，書面の記載の不備を補充・修正する手段として明細書等の補正や訂正の途を認めつつ，その範囲等について制限を設けていることに照らせば，法は，補正や訂正の手続において認められた限度においてのみ，書面の記載の不備の補充・修正を許容しているものと解すべきである。
(ケ)そして，上記(ク)のことは，書面の記載内容と，その書面の提出者の真意との間に齟齬がある場合も同様であると解される。法の定める補正や訂正の手続によって対処することができないにもかかわらず，書面の記載内容と真意との間に不一致があるとして，いったん提出された書面の記載内容を真意に沿うように改めることは，手続の効率化や出願人と第三者の利益の調整等の観点から，補正や訂正の途を限定的に許容した趣旨を没却するものであり，法の許容しないところというべきである。この点は，法において，手続の局面を問わず最低限許容される補正や訂正の類型として，「誤記の訂正」が定められていることからも明らかといえる。すなわち，「誤記の訂正」とは，本来その意であることが明細書等の記載等から明らかである場合に，誤りを意味本来の字句に正すこと，あるいは，錯誤により本来の意を表示していないものとなっている記載を，本来の意を表す記載に訂正することであるから，これは，出願人が，錯誤により，その真意と異なる記載をした場合に，その誤りであることが他の記載から明らかであり，実質上特許請求の範囲の拡張又は変更とならないものに限って，真意に沿う記載に改めることを許容するものということができる。そうすると，法は，出願人が，錯誤により，その真意と異なる記載をすることがあり得ることを想定しつつ，その補正や訂正が許容される限度を上記のとおり定めたものと解される。したがって，法は，その限度を超えるものに対して，補正や訂正を許容するものではないというべきである。
イ本件補正書の記載は錯誤により無効となるか
(ア)以上のとおり，法は，書面主義の下で，錯誤による書面の記載内容と真意との間の齟齬の是正については厳格な要件の下にのみこれを許容しているものといえるから，ある書面が，作成者の真意とは異なる内容の記載になっていたとしても，その真意を問わず，書面の記載に従って手続が進められるものであって，そのことは，我が国における特許出願，審査のルールとして，手続に関わる者において周知のことといえる。そうすると，仮に，真意と異なる記載について，法の規定によらずに，一般的な意思表示の錯誤を理由としてその効果を否定することができる余地があり得るとしても，それは，上記のような法の趣旨に照らしても許容することができる場合に限られるというべきである。そして，上記の法の趣旨を勘案すると，そのような錯誤が認められる場合としては，その齟齬が重大なものであることに加えて，少なくとも，当該書面の記載自体から，錯誤のあることが客観的に明白なものであり，その是正を認めたとしても第三者の利益を害するおそれがないような場合であることが必要であるというべきである。
そこで，上記の観点から，本件補正書の記載内容について錯誤による無効が認められるか否かを，以下に検討する。
(イ)前提事実及び弁論の全趣旨によれば，本件補正書に記載された本件補正の内容は，被控訴人らが真に意図していたところとは異なるものであると認められる。


しかしながら，本件補正書の記載内容は，補正前の特許請求の範囲を減縮しようとするものであって，同書面の記載上，特段の問題があるとは認められない。また，本件補正書と同時に提出された審判請求書（甲９）の記載を見ても，同請求書には，「上記補正は，請求項１において，Ｒ１をフッ素に限定し，Ｒ２を塩素に限定し（特許請求の範囲の限定的減縮にあたります）・・・適法な補正です。」と，Ｒ１及びＲ２の組合せが明確に特定されており，この記載に照らしても，一見して本件補正の内容に疑義を容れる余地があるとは認められない。そうすると，本件補正書の記載については，上記のとおり，審判請求書の記載内容とも整合し，それ自体整ったものといえるから，その記載自体から，錯誤があることが客観的に明白なものと認めることはできないし，その是正を認めた場合に第三者の利益を害するおそれがないということもできない。したがって，被控訴人らに錯誤があったことを理由に，本件補正が無効であるということはできず，この点に関する被控訴人らの主張は，採用することができない。
ウ被控訴人らの主張について
(ア)被控訴人らは，本件補正が，本件拒絶査定において指摘された拒絶理由を解消していないこと，本願発明から化合物１０を除外していること，実施可能要件，サポート要件及び明確性要件を充足しないという新たな拒絶理由を生じさせていること，担当審査官との電話面接において事実上合意した補正内容と著しく異なることからすれば，本件補正が被控訴人ら（担当弁理士）の過誤・誤記によるものであることが担当審査官に明らかであったとして，担当審査官が，本件補正の内容が被控訴人らの真意に沿うものであるかどうかを確認すべき義務を怠ったと主張する。
(イ)しかしながら，前記アにおいて検討した書面主義の考え方からすれば，書面の記載内容はその提出者の意思を反映しているものとして取り扱われるのであり，特許出願においては，願書や添付書類，補正書に記載されたところの特許出願が審査官による審査の対象となる。そうすると，審査官は，出願人の出願に係る上記書面に記載された発明が，特許要件を満たすかどうかを判断すれば足り，これを超えて，出願人の出願内容がその真意に沿うかどうかを確認すべき義務を負うものではないというべきである。
(ウ)なお，仮に，上記書面の記載内容が出願人の真意に沿うものではないことが審査官において明らかな場合に限り，上記のような義務を観念する余地があるとしても，本件において，本件補正についての被控訴人らの錯誤が客観的に明白であるとはいえないことは前記イのとおりである。
(エ)被控訴人らは，さらに，担当審査官にとって，被控訴人らの上記錯誤が特に明白であったということのできる事情があるとして，本件補正が，本件拒絶査定において指摘された拒絶理由を解消していないこと，本願発明から化合物１０を除外していること，実施可能要件，サポート要件及び明確性要件を充足しないという新たな拒絶理由を生じさせていること，担当審査官との電話面接において事実上合意した補正内容と著しく異なることなどを指摘する。
しかし，上記指摘の内容は，多くは本件特許査定に係る審査自体に関わる問題というべきである。そして，後記(5)における検討に照らせば，それらの主張を勘案してみても，本件補正書における本件補正の内容が，担当審査官において，錯誤によるものであることが明白なものであったと認めることができるような事情があったということはできない。したがって，被控訴人らの指摘する事情から，担当審査官において，本件補正が被控訴人らの真意に基づいていないことを知り，又は真意に基づいていないと疑うべきことが明らかであったということはできないから，同審査官が，被控訴人らが主張する確認義務を負うということはできない。
よって，被控訴人らの上記主張は，いずれも採用することができない。そうすると，本件補正が錯誤により無効であることを前提とする本件特許査定の無効の主張は理由がない。
(3)無効確認訴訟において特許査定が無効とされる場合について次に，本件特許査定に無効事由があるとする被控訴人らの主張について検討する。
被控訴人らの前記(1)の主張に鑑み，まず，行政処分の無効確認訴訟において，特許査定が無効とされる場合について，検討することとする。ア行政処分は，それが国家機関の権限に属する処分としての外観的形式を具有する限り，仮にその処分に関し違法の点があったとしても，その違法が重大かつ明白である場合のほかは，これを法律上当然無効というべきではない（最高裁昭和２５年(オ)第２０６号昭和３１年７月１８日大法廷判決・民集１０巻７号８９０頁）。
イ特許出願に係る審査について，法４７条は，特許庁長官は政令で定める資格を有する審査官に特許出願を審査させなければならない旨を規定し，特許法施行令１２条（平成２０年政令第６７号による改正後のもの。平成２７年政令第２６号による改正後の同施行令４条に当たる。）は，審査官の資格を有する者につき，職務の級が一定以上であり，同条各号所定の審査事務従事歴ないし学識経験等を有し，独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修を修了したものとすると定めている。そして，法４９条１号ないし７号は，実体的な特許要件に関わる拒絶理由を詳細に定め，審査官は，審査の結果，特許出願が同条各号所定の拒絶理由のいずれかに該当するときは拒絶査定を（同条柱書），特許出願について拒絶理由を発見しないときは特許査定を（法５１条），それぞれしなければならないと定めている。
また，法１６２条は，拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面について補正があったときは，審査官にその請求を審査させなければならないと規定しており（いわゆる前置審査），法１６３条３項は，上記審査において審判の請求を理由があるとする場合について，法５１条を準用している。以上の規定によれば，法は，特許を付与する手続について，資格を有する審査官による審査を経た上で特許を付与する，いわゆる審査主義を採用しており，審査官には，拒絶ないし特許の査定をするに当たっては，拒絶理由に当たる事由があるか，それともこれを発見しないか等についての審査を行うことが要求される。したがって，このような審査官による審査は，審査主義を採用する我が国の特許制度の根幹に関わるものということができる。


そうすると，被控訴人らが主張するように，審査官が，特許出願に対する審査を全くすることがなかったか，あるいは実質的にこれと同視すべき場合には，これによる査定には，法の予定する審査を欠く重大な違法があるというべきである。もっとも，法が特許無効審判の制度を設けていることからすれば，特許要件の判断等について審査官がした審査の内容に誤りがあるとされるにとどまる場合には，同審判における無効理由として，同審判による是正が検討されるべきことになるものと解される。ウ以上によれば，本件においては，担当審査官による本件特許査定に至る本件特許出願に対する審査について，審査を全くすることがなかったか，あるいは実質的にこれと同視すべき場合と評価し得るような事情が認められ，本件特許査定の無効事由を導く重大な違法があるかどうかを検討すべきことになる。
(4)認定事実
前提事実，後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，本件特許出願及びこれに対する審査の経過等について，次の事実が認められる。ア本件特許出願に係る出願当初の特許請求の範囲（なお，請求項の数は１２であった。）の請求項１（以下，特に断らない限り，補正の前後を問わず，単に「本願請求項１」という。）の記載は，次のとおりであった（前提事実(1)ウ）。
「【請求項１】
下記化学式１で表される１－［（６，７－置換－アルコキシキノキサリニル）アミノカルボニル］－４－（ヘテロ）アリールピペラジン誘導体又は薬剤学的に許容可能なそれらの塩。
（化学式１～省略～）
前記化学式１において，Ｘ及びＹは各々ＮまたはＣ－Ｒ７であり，Ｒ１及びＲ２は各々水素原子，Ｃ１－Ｃ６アルコキシ，Ｃ１－Ｃ６アルキルまたはハロゲンであり，Ｒ３はＣ１－Ｃ６アルキルであり，Ｒ４，Ｒ５，Ｒ６及びＲ７は各々水素，Ｃ１－Ｃ６アルコキシ，Ｃ１－Ｃ６アルキル，Ｃ１－Ｃ６ハロアルキル，Ｃ１－Ｃ６アルキルカルボニル，ハロゲン，シアノまたはニトロである。」
イ平成２０年３月２５日付けの手続補正により，本願請求項１は，次のとおり補正された（甲１・６１頁。なお，補正箇所に下線を付す。この補正後の請求項の数は１０であった。）。
「【請求項１】
下記化学式１で表される１－［（６，７－置換－アルコキシキノキサリニル）アミノカルボニル］－４－（ヘテロ）アリールピペラジン誘導体又は薬剤学的に許容可能なそれらの塩。
（化学式１～省略～）
前記化学式１において，Ｘ及びＹは各々ＮまたはＣ－Ｒ７であり，Ｒ１及びＲ２は各々水素原子，Ｃ１－Ｃ３アルコキシ，Ｃ１－Ｃ３アルキルまたはハロゲンであり，Ｒ３はＣ１－Ｃ３アルキルであり，Ｒ４，Ｒ５，Ｒ６及びＲ７は各々水素，Ｃ１－Ｃ３アルコキシ，Ｃ１－Ｃ３アルキル，Ｃ１－Ｃ３ハロアルキル，Ｃ１－Ｃ３アルキルカルボニル，ハロゲン，シアノまたはニトロである。」
ウ上記補正に対し，担当審査官から平成２２年７月８日起案の拒絶理由通知（甲２。以下「本件拒絶理由通知」という。）がされた。同通知に記載された拒絶理由の１点目の(1)（以下「拒絶理由１(1)」という。）は，本件特許出願の請求項８につき，該当する化合物が記載された引用文献の存在を理由に新規性を欠くとするものであり，同(2)（以下「拒絶理由１(2)」という。）は，本件特許出願の請求項１ないし６，９，１０につき，特表２００２－５３８１５３号公報（引用文献３。甲２６）を引用文献とし，「引用文献３には，本願の化学式１に該当する化合物が記載され，さらに該化合物が抗腫瘍活性を示すことも記載されている」として，新規性を欠くとするものであった。
また，拒絶理由の２点目（以下「拒絶理由２」という。）として，同請求項について次のとおり述べ，進歩性の欠如を理由に特許を受けることができないとするものであった。
「請求項１－６，９，１０に係る発明と引用文献３に記載された発明を対比すると，同項に係る発明はキノキサリン環の６位，７位の置換基としてアルコキシ，アルキル，ハロゲンといった水素原子以外の官能基を有する化合物が含まれる点で，引用文献３に記載された発明と相違する。しかしながら，創薬化学の技術分野において，活性向上を期待して，中心骨格構造を固定し，その周辺の置換基を種々改変した化合物を創製することは，当業者が一般的に行う技術的事項に過ぎないから，引用文献３記載のキノキサリン化合物において，キノキサリン環の６位，７位にアルコキシ，アルキル，ハロゲンといった創薬化学で汎用される置換基を導入した化合物を創製し，その抗腫瘍活性を確認することは，当業者が容易に想到するものである。また，明細書の記載をみても，本願発明の奏する効果が当業者にとって進歩性を推認するに足る格別顕著なものとは認められない。」
エ被控訴人らは，本件拒絶理由通知に対し，平成２３年１月２０日付けで手続補正書（甲４）を提出し，本件特許出願から請求項８を削除するとともに，本願請求項１の末尾に「ただし，Ｒ１及びＲ２が同時に水素原子であることはない。」との記載を追加する補正をした。


被控訴人らは，同日付けの意見書（甲３）において，請求項８を削除したため拒絶理由１(1)は解消され，拒絶理由１(2)についても，本願請求項１に係る発明はキノキサリン環の６，７位の置換基Ｒ１及びＲ２が同時に水素原子であることはないから引用文献３に記載の化合物とは明確に区別されるなどとして，同拒絶理由は解消されたと述べた。さらに，拒絶理由２について，「キノキサリン環の６位，７位にアルコキシ，アルキル，ハロゲン等の置換基を導入した本願発明の化合物は当業者が予測し得ない程度の優れた抗腫瘍効果を奏するものです。」と指摘し，その裏付けとして，本願発明の化合物１０（Ｒ１がフッ素，Ｒ２が水素のものである。本願明細書【表１】（【０２４８】）参照。）と，引用文献３の化合物の中でこれに最も構造が類似するとする実施例４２の化合物（１－［（２－メトキシキノキサリン－３－イル）アミノカルボニル］－４－（３，５－ジメチルフェニル）ピペラジン。以下「引用化合物４２」という。キノキサリン環の６，７位の置換基Ｒ１及びＲ２が同時に水素である化合物である。）の，ヒトの癌細胞株に対する細胞成長抑制効果について，本願発明者が行った試験結果を示し，上記試験結果によれば，本願発明の化合物は，引用文献３記載の化合物と比較して顕著な抗腫瘍活性を有することなどから，拒絶理由２は解消されたと述べた。オこれに対し，担当審査官は，前提事実(4)のとおり，平成２３年２月１４日付けで本件拒絶査定をした。本件拒絶査定には，その理由として，次のとおりの記載があった（甲５）。
「出願人は意見書にて本願発明の奏する効果について，引用文献３の化合物４２との比較試験結果を示し，キノキサリン環の６位，７位にアルコキシ，アルキル，ハロゲン等の置換基を導入した本願発明の化学式１で表される化合物は当業者が予測し得ない程度の優れた抗腫瘍活性を奏する旨主張する。
確かに意見書中の比較試験結果に使用される本願発明の化合物１０は，引用文献３の化合物４２に比して優れた抗腫瘍活性を示すものと認められる。
しかしながら，本願明細書の表２に記載される薬理試験結果をみると，引用文献３の化合物４２と同程度の活性又は劣る活性を示す化合物も存在する（例えば化合物５２，７３，１１５，１３６，１５７，１７２，１９３など）ことから，化学式１で表される化合物全体についてまで格別顕著な効果を奏するものと認めることができない。
したがって，上記出願人の主張は採用することができない。」カ本願明細書（甲１）の実施例（【００２３】ないし【０２４６】）には，化合物１ないし１９６の製造方法が記載され，そのうち，化合物２，３，５，８，１０，１１，１５，２４，２６，２９，３１，３２，３６，４５，４７，５０，５２，５３，５７，６６，７１，７３，７８，８７，９２，９４，９５，１０８，１１０，１１３，１１５，１１６，１２０，１２９，１３１，１３４，１３６，１４１，１５０，１５５，１５７，１５８，１６２，１６７，１７２，１７７，１９１，１９３，１９４，１９６の５０個の化合物について，本願明細書【表２】（【０２５８】，【０２５９】）において，ヒトの癌細胞株に対する細胞成長抑制実験の結果が示されている。これらの化合物におけるＲ１，Ｒ２の組合せは，次のとおりである。
化合物１ないし２１     Ｒ１フッ素     Ｒ２水素化合物２２ないし４２    Ｒ１塩素      Ｒ２水素化合物４３ないし６３    Ｒ１メチル     Ｒ２水素化合物６４ないし８４    Ｒ１メトキシ    Ｒ２水素化合物８５ないし１０５   Ｒ１水素      Ｒ２フッ素化合物１０６ないし１２６Ｒ１    水素    Ｒ２塩素化合物１２７ないし１４７Ｒ１    水素    Ｒ２メチル化合物１４８ないし１６８Ｒ１    水素    Ｒ２メトキシ化合物１６９ないし１７５Ｒ１    フッ素   Ｒ２フッ素化合物１７６ないし１８２Ｒ１    塩素    Ｒ２塩素化合物１８３ないし１８９Ｒ１    メチル   Ｒ２メチル化合物１９０ないし１９６Ｒ１    メトキシＲ２    メトキシそして，担当審査官が，本件拒絶査定において，引用化合物４２と活性において同程度又は劣ると指摘した本願発明の化合物におけるＲ１，Ｒ２の組合せは，次のとおりである。
化合物５２       Ｒ１メチル     Ｒ２水素化合物７３       Ｒ１メトキシ    Ｒ２水素化合物１１５      Ｒ１水素      Ｒ２塩素化合物１３６      Ｒ１水素      Ｒ２メチル化合物１５７      Ｒ１水素       Ｒ２メトキシ化合物１７２      Ｒ１フッ素     Ｒ２フッ素化合物１９３      Ｒ１メトキシ    Ｒ２メトキシキ担当弁理士は，韓国所在の被控訴人らの本国代理人に，本件拒絶査定の内容等について報告した上，少なくとも効果の顕著性が認められないと指摘された化合物を削除するような補正が望ましいとして，その検討を依頼したところ，平成２３年６月７日付けで，上記代理人から，Ｒ１をハロゲンのみ，又はさらに減縮してフッ素に限定することにより，本件特許出願が特許査定されるか否かにつき，担当審査官との電話面接を行うよう，電子メールで依頼を受けた（証人Ａ，甲６）。
なお，ハロゲンとは，周期表において第１７族に属する元素の総称であり，フッ素，塩素，臭素，ヨウ素などがこれに分類されることは，当業者の技術常識に属する。


ク担当弁理士は，平成２３年６月８日，担当審査官に架電し（以下，同日に担当弁理士と担当審査官との間で行われた，この電話の際のやり取りを，「本件電話面接」という。），Ｒ１をフッ素に限定する意向を伝え，担当審査官から肯定的な回答を得た。さらに，担当弁理士は，本件拒絶査定において引用化合物４２と同程度又は劣る活性を示す化合物の例として挙げられた化合物中に，Ｒ１が及びＲ２がいずれもフッ素のもの（本願明細書の化合物１７２）が含まれており，Ｒ１をフッ素に限定しただけでは，なお，上記化合物も本願請求項１の化合物に含まれてしまうことを念頭に置いて，Ｒ２の選択肢中の「ハロゲン」を塩素に限定することによる特許査定の可否について担当審査官の見解を尋ね，この点についても肯定的な回答を得た（甲７，１４の１０，２３，証人Ａ，証人Ｂ）。なお，Ｒ２には，他に「水素原子，Ｃ１－Ｃ３アルコキシ，Ｃ１－Ｃ３アルキル」という選択肢があったが，これらをどのように取り扱うかについて，本件電話面接では明示的には取り上げられなかった（証人Ａ）。ケ担当弁理士は，本件電話面接の終了後，同日中に，被控訴人らの本国代理人に対し，電子メールで，本件電話面接の結果として，「審査官は，６位が塩素である化合物１１５（判決注・ここに，６位はＲ１を，７位はＲ２をそれぞれ意味するが，化合物１１５はＲ１を水素，Ｒ２を塩素とするものであるから，この記載中「６位が塩素である」の部分は誤記と思われる。）と６位及び７位が共にフッ素である化合物１７２はその効果が顕著でないため進歩性が欠如していると判断しています。そのため，審査官は，仮にＲ１がフッ素に限定され，Ｒ２がフッ素以外の置換基に限定されるのであれば，本出願は特許査定されるであろうと考えています。」と述べた上，本願請求項１の「Ｒ１及びＲ２は各々水素原子，Ｃ１－Ｃ３アルコキシ，Ｃ１－Ｃ３アルキルまたはハロゲンであり，」の部分を「Ｒ１はフッ素であり，Ｒ２は水素原子，Ｃ１－Ｃ３アルコキシ，Ｃ１－Ｃ３アルキルまたは塩素であり，」と補正する補正案（ただし，この補正案においては，末尾の「ただし，Ｒ１及びＲ２が同時に水素原子であることはない。」との記載は削除されていなかった。このただし書を，以下「本件ただし書」という。）を提案し（甲７。この補正案に基づく補正後の本願請求項１を，以下「被控訴人らが意図した本願請求項１」という。），同月９日，本国代理人の了承を得た（甲８）。
コ被控訴人らは，平成２３年６月２０日，特許庁長官に対し，本件拒絶査定に対する拒絶査定不服審判を請求するとともに，本件補正書（甲１０）を提出した。
本件補正は，補正前の本願請求項１の「前記化学式１において，」以下の部分を，次のとおりとすることなどを内容とするものであり，担当弁理士が，「Ｒ１はフッ素であり，Ｒ２は水素原子，Ｃ１－Ｃ３アルコキシ，Ｃ１－Ｃ３アルキルまたは塩素であり，」と記載すべきところを，誤って「Ｒ１はフッ素であり，Ｒ２は塩素であり，」と記載したものであった（なお，補正箇所に下線を付す。）。
「前記化学式１において，Ｘ及びＹは各々ＮまたはＣ－Ｒ７であり，Ｒ１はフッ素であり，Ｒ２は塩素であり，Ｒ３はＣ１－Ｃ３アルキルであり，Ｒ４，Ｒ５，Ｒ６及びＲ７は各々水素，Ｃ１－Ｃ３アルコキシ，Ｃ１－Ｃ３アルキル，Ｃ１－Ｃ３ハロアルキル，Ｃ１－Ｃ３アルキルカルボニル，ハロゲン，シアノまたはニトロである。ただし，Ｒ１及びＲ２が同時に水素原子であることはない。」
このとき，担当弁理士が提出した審判請求書（甲９）には，上記のとおりの本件補正後の本願請求項１の引用がされた上，次のとおりの記載がされていた。
「上記補正は，請求項１において，Ｒ１をフッ素に限定し，Ｒ２を塩素に限定し（特許請求の範囲の限定的減縮にあたります），請求項３を削除し（請求項の削除にあたります），これに伴い請求項４～９を請求項３～８と改める（不明瞭な記載の釈明にあたります）ものであり，適法な補正です。
上記補正により，本願発明の化合物は，本願明細書の表２に記載される薬理試験結果において，当業者が予測し得ない程度の優れた抗腫瘍活性を奏するもの及びこれらと同視される化合物に限定され，審査官殿が指摘された，「引用文献３の化合物４２と同程度の活性又は劣る活性を示す化合物（例えば化合物５２，７３，１１５，１３６，１５７，１７２，１９３など）」は明確に排除されています。
よって，本願に対する拒絶理由は解消されましたので，請求の趣旨に記載のとおりの審決を求めます。」
サその後，本件特許出願は前置審査に付され，担当審査官は，本件補正の内容に関して特に被控訴人ら側に質すなどすることなく，平成２３年１０月３１日，本件補正に係る本件特許出願につき本件特許査定をした（前提事実(6)，(7)）。
(5)担当審査官の審査について
以上のとおり，前記(4)の事実が認められるところ，被控訴人らは，担当審査官は審査をしなかったか，実質的にこれと同視し得るような審査しかしなかったと主張するのに対し，控訴人は，担当審査官は審査を遂げたと主張し，担当審査官自身も，概ね控訴人の主張に沿う供述をする（証人Ｂ）。そこで，被控訴人らが，担当審査官において審査をしなかった根拠として指摘する点について，以下，検討する。
ア担当審査官の供述内容
担当審査官の供述は，概要次のとおりである。


(ア)すなわち，担当審査官は，本件特許査定に至る審査に関して，①出願人の意見書にキノキサリン環の６位（Ｒ１。以下，単に「Ｒ１」という。）及び７位（Ｒ２。以下，単に「Ｒ２」という。）に置換基を入れたことが本願発明の特徴であるとの記載があったこと，②引用化合物４２とはＲ１がフッ素である点で異なり，Ｒ２が水素である点で共通する化合物１０の薬理試験結果に照らして，Ｒ１がフッ素であることが抗腫瘍活性の点で重要と考えられたこと，③ただし，Ｒ１及びＲ２がいずれもフッ素である化合物については，引用化合物４２と比較して優れた抗腫瘍活性が認められないとのデータがある以上，本願発明から除外されるべきであるが，本件補正の結果，本件拒絶査定において抗腫瘍活性が認められないと指摘された化合物は本願発明に含まれなくなったこと，④本願明細書には，本発明は実施例に限定されないとの記載があったこと，⑤本件補正後の本願発明に係る化合物について，抗腫瘍活性が劣るとする根拠は見当たらなかったことなどを総合的に考慮して，本件補正後の本願発明について進歩性を認めたと思うとの供述をしている（証人Ｂ）。
(イ)また，担当審査官は，本件ただし書については，当然のことを記載したものにすぎず，不明確ではないと思う，不要かもしれないがあっても害のあるものではないと考える旨供述し，さらに，当初の請求項から大幅に減縮された形の補正書が出されたとしても，減縮後のものが出願人が真に特許を望んだ範囲であると思うにとどまる，あくまで手続補正書で出されてきた特許請求の範囲が審査対象であるし，特許請求の範囲をどのように記載するのかは出願人に決定権があるから，補正内容について出願人に確認することはしない，出願人とのやり取りで補正の方向性がある程度見えてきたとしても，そのままのとおりに補正書が出てくることもあるが，そうではない場合も多々ある，本件補正により本願発明から化合物１０の組合せに係る化合物が除かれたことについては，出願人にとって不要であったものと思うだけで，特に違和感を感じなかった，などと供述している（前同）。
イ担当審査官の審査内容について
(ア)特許請求の範囲の減縮を目的とする補正が適法であるためには，補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない（法１７条の２第６項，法１２６条５項）ところ，本願発明の進歩性に関しては，前記(4)クの認定のとおり，本件電話面接の際，担当弁理士が担当審査官に対し，Ｒ１をフッ素とし，Ｒ２の「ハロゲン」を塩素に限定することを打診し，同審査官から，特許査定できることについて肯定的な回答を得ていることが認められる。そして，この電話面接の際，Ｒ２におけるハロゲン以外の「水素原子，Ｃ１－Ｃ３アルコキシ，Ｃ１－Ｃ３アルキル」という選択肢については，担当弁理士からも担当審査官からも何ら言及がなく，とりわけ，「Ｃ１－Ｃ３アルコキシ，Ｃ１－Ｃ３アルキル」という選択肢を削除するかどうかについても，担当審査官から何らの示唆もなかったことからすれば，担当審査官は，特にこれらの選択肢を否定する趣旨ではなかったと推認することができる。そして，本件電話面接において，具体的な補正案の内容について合意ができたとは認められないが，担当審査官は，補正前の本願請求項１のＲ１をフッ素とし，Ｒ２の「ハロゲン」を塩素に限定するという担当弁理士が示す補正の方向性について，それにより特許査定が可能であるとの心証を前提に，肯定的な対応をしたものと認めることができる。これに加えて，前記(4)オに認定のとおり，本件拒絶査定において，担当審査官は，本願発明に係る化合物について，引用文献３の化合物４２と同程度ないし劣る効果しか奏しない化合物が含まれることを理由に，その全体について顕著な効果を奏するとは認められないとするものの，化合物１０以外の本願発明に係る化合物について顕著な効果が示されていないとは述べていないことに照らすと，担当審査官が拒絶理由で指摘した化合物を除き，本願請求項１におけるＲ１及びＲ２の記載を，「Ｒ１はフッ素であり，Ｒ２は水素原子，Ｃ１－Ｃ３アルコキシ，Ｃ１－Ｃ３アルキルまたは塩素であり，」との組合せに改めた場合には，担当審査官は，顕著な効果に関する拒絶理由は解消されたとの判断をするものと推認することができる。
そうすると，担当審査官においては，化合物１０の組合せに係る化合物（Ｒ１がフッ素，Ｒ２が水素のもの）だけでなく，Ｒ１がフッ素であり，Ｒ２がＣ１－Ｃ３アルコキシ，Ｃ１－Ｃ３アルキル又は塩素のいずれかである化合物についても進歩性が認められるとの判断があったものと認められるが，これは，担当審査官が，本件補正後の本願発明，すなわちＲ１がフッ素，Ｒ２が塩素である組合せに係る化合物につき，進歩性を肯定した根拠として，前記ア(ア)において供述するところに沿うものと認めることができる。
よって，担当審査官の前記供述の内容は合理的に理解することができ，担当審査官は，本件補正後の本願発明について，その供述に沿う審査を行った上，進歩性についての拒絶理由は解消したと判断したものと認められる。
(イ)次に，本件ただし書の存在は，本文の記載と併せてみるときには，当然のことを記載したそれ自体としては無意味な記載にすぎないものと解され，これによって，本文に他の元素ないし置換基の組合せを容れる余地が生じ，本文の内容が不明確になるとは解されない。そして，本件補正後の本願請求項１の記載は，全体としては当業者がその構成を明確に理解することができないということはできず，明確性要件に欠けるということはできないから，担当審査官による，前記ア(イ)の本件ただし書は不明確な記載ではない旨の供述が，合理性に欠けるということはできない。


そうすると，担当審査官の供述内容は合理的に理解することができ，担当審査官は，その供述に沿う審査を行った上，本件ただし書の存在によって明確性要件に欠けることはないと判断したものと認められる。(ウ)なお，記載要件について，担当審査官は，明確な記憶はないが，サポート要件の審査を行った旨の供述をしている（証人Ｂ）。その具体的な判断過程は，供述から定かではないものの，本件電話面接において担当弁理士から示された補正の方向性を前提とする，被控訴人らが意図した本願請求項１については，本願明細書に，Ｒ１がフッ素，Ｒ２が水素の組合せのものは化合物１０として製造方法及び細胞成長抑制実験結果が開示されているほか，それ以外の組合せのものは，当該組合せに係る化合物それ自体について製造方法及び細胞成長抑制実験結果の開示はないものの，Ｒ１がフッ素である化合物と，Ｒ２がメトキシ（アルコキシに属する。），メチル（アルキルに属する。），塩素である化合物について，製造方法及び細胞成長抑制実験結果が開示されていることに照らすと，担当審査官が，被控訴人らが意図した本願請求項１の化合物の全体については，製造及び抗腫瘍剤として用いられ得ることが示されているとして，実施可能要件及びサポート要件のいずれも具備していると判断したことがうかがわれる。
そして，本件補正後の本願請求項１は，被控訴人らが意図した本願請求項１を減縮したものであるから，担当審査官はこれについても同様に実施可能要件及びサポート要件が満たされていると判断したものと考えられる。
担当審査官の供述内容は上記のとおり理解することができ，担当審査官は，審査の上，実施可能要件及びサポート要件についてもこれを満たすと判断したと認められる。
ウ新規事項の追加について
(ア)ところで，特許請求の範囲に対する補正が適法であるためには，当該補正が，「願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面・・・に記載した事項の範囲内において」したものでなければならないとされている（法１７条の２第３項）。
そして，特許庁作成の「特許・実用新案審査基準」（以下，単に「審査基準」という。）第Ⅲ部第Ⅰ節３．１には，「新規事項を含む補正か否かの具体的な判断手法」について記載され，さらに，同４．２(2)には，特許請求の範囲がいわゆるマーカッシュ形式で記載されている場合の補正が，特許法１７条の２第３項の定める当初明細書等に記載した事項の範囲内であるといえるかどうかに関して，次の記載がある（甲４１の６及び７）。
「(a)マーカッシュ形式などの択一形式で記載された請求項において，一部の選択肢を削除する補正は，残った発明特定事項で特定されるものが，当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合は，許される。
⒝当初明細書等に化学物質が多数の選択肢群の組み合わせの形で記載されている場合に，当初明細書等に記載された多数の選択肢の範囲で特定の選択肢の組み合わせを請求項に追加するとき，あるいは選択肢を削除した結果として特定の選択肢の組み合わせが請求項に残るときに，その特定の選択肢の組み合わせが当初明細書等に記載されていたとは認められない場合がある。とりわけ，補正の結果，出願当初に複数の選択肢を有していた置換基について選択肢が唯一となり，選択の余地がなくなる場合には，そのような特定の選択肢の組み合わせを採用することが当初明細書等に記載されている場合（・・・）を除き，選択肢としての当初記載は特定の選択肢の採用を意味していたとは認められないので，その補正は許されない。」なお，審査基準第Ⅲ部第Ⅳ節１．には，上記記載の具体例が，「新規事項の判断に関する事例１２」として掲げられている（甲２９，３８の１ないし５）。
(イ)そうすると，本件補正は，本願請求項１に記載の化合物の組成について，Ｒ１及びＲ２がそれぞれ複数の選択肢の組合せによって特定されていたのを，その組合せのうちＲ１をフッ素，Ｒ２を塩素とするものに限定するものであるから，法１７条の２第５項２号の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものではあるが，実施例に製造方法及び細胞成長抑制実験結果が何ら示されていない特定の組合せに限定するに至るものであるから，審査基準の上記記載に従う限り，いわゆる新規事項の追加に当たり，同条３項に反し許されない補正であったことになる。(ウ)担当審査官は，本件補正が新規事項の追加に当たるかどうかについても審査した旨供述する（証人Ｂ）。
しかし，本件補正が審査基準において新規事項の追加に当たるとされる態様のものであることを認識したかどうかについての陳述や供述はなく，担当審査官が，この点について具体的に何らかの検討をした形跡はうかがわれない。
そうすると，担当審査官は，本件補正におけるＲ１とＲ２の組合せが，本件電話面接の際に担当弁理士との間で話し合われた補正後の本願請求項１におけるＲ１とＲ２の複数の組合せ（担当審査官が，これについては特許要件を満たすと判断していたことは，前記のとおりである。）のうちの一つの組合せに限定するものであったことから，補正要件について検討するまでもなく特許査定は可能であると判断し，かかる補正が新規事項の追加に当たり，法１７条の２第３項違反という新たな拒絶理由が生じることを看過して，本件特許査定に至ったものと認められる。
エ検討
以上の認定判断を踏まえ，本件特許査定について，担当審査官による審査がされなかったか，実質的にこれと同視することができる場合であるかについて検討する。
前記ウによれば，担当審査官は，本件補正が審査基準に照らせば新規事項の追加に当たることについては，これを看過したといわざるを得ない。しかし，前記イに検討したところによれば，本件補正後の本願発明が特許要件を具備しているかどうかについては，本願発明の進歩性，請求項の明確性，明細書のサポート要件及び実施可能要件について，それぞれ検討を経た上で本件特許査定に至ったと評価することができ，その検討過程や検討結果が，明らかに不合理であるとまでいうことはできない。このような担当審査官による審査の内容を全体としてみれば，それが，およそ審査の体を成すものではなかったとか，あるいは審査していないに等しいものであったと評価することはできないものというべきである。そして，担当審査官が新規事項の追加の点を看過したことによって，本件特許査定に係る特許が無効理由を含むこととなったとしても，その点は，無効審判請求における判断対象となるにとどまり，これによって直ちに，担当審査官が全く審査をせず，あるいは実質的に審査をしなかったのと同視すべき場合において本件特許査定をしたことが裏付けられるということはできない。
以上によれば，担当審査官が，審査を全くすることなく，あるいは実質的に審査をしなかったのと同視すべき場合において本件特許査定を行ったと認めることはできない。
オ被控訴人らの主張について


(ア)被控訴人らは，担当審査官が，本件補正が拒絶理由を解消していないこと，本件補正後の本願発明が化合物１０の組合せに係る化合物を含んでいないこと，本件補正後の本願発明が実施可能要件，サポート要件及び明確性要件をいずれも充足していないこと，本件補正の内容が本件電話面接の際に検討対象となった補正内容と異なっていることをいずれも看過したから，実質的な審査をしなかったものであると主張する。ａしかるに，前記イ(ア)の説示によれば，本件補正後の本願発明の進歩性を肯定した根拠として担当審査官が供述するところは，化合物１０の組合せに係る化合物に顕著な抗腫瘍活性が認められることを踏まえつつも，本件補正後の本願発明から，引用化合物４２と比較して同等あるいは劣る抗腫瘍活性しか示さない化合物が排除されていることを重視して顕著な効果を肯定したという趣旨において，その合理性を一応首肯することができる。
ｂ次に，担当審査官は，前記ア(イ)のとおり，本件補正により本願発明から化合物１０の組合せに係る化合物が除かれたことについて，特に違和感を感じなかったと供述しており，その内容も首肯し得るものであること，前記エのとおり，化合物１０の組合せに係る化合物を除いた本件補正後の本願発明について，その特許性を肯定した判断が明らかに不合理であるとまでいうことができないことに照らせば，担当審査官が，本件補正により本願発明から化合物１０の組合せに係る化合物が除かれたことを看過していたと認めることはできない。ｃまた，本件ただし書の存在については，前記(4)エに認定したところによれば，本件ただし書は，本件補正の前の補正により追加された文言であり，本件補正により本願請求項１の本文の部分を改めることによって無意味となった記載である。そして，担当審査官は，前記ア(イ)のとおり，本件ただし書について，不要ではあるもののあっても害のあるものではないと解しており，特段違和感を抱かなかったものであるが，前記イ(イ)で説示したところによれば，このただし書があることによって，直ちに本願請求項１が不明確なものになるとはいえないと判断したことや違和感を抱かなかったことに，特段の問題があるとは認められない。
さらに，記載要件に関する担当審査官の判断についても，明らかに不合理であるとまでいうことはできない。この点，本件補正後の本願発明によって特定された，Ｒ１がフッ素，Ｒ２が塩素の組合せの化合物それ自体については，本願明細書に製造方法及び細胞成長抑制実験結果の開示がないことを重視すると，本件補正後の本願発明について，サポート要件及び実施可能要件をいずれも満たしていないとの判断もあり得るところかと思われるが，そうであるからといって，担当審査官が実質的な審査を行わなかったということはできない。ｄ加えて，本件電話面接の内容については前記(4)クに認定したとおりであって，具体的な補正案の内容について合意ができたとは認められないことは前記イ(ア)で説示したとおりである。なお，証拠（乙７，１７，証人Ｂ）及び弁論の全趣旨によれば，審査官の面接に当たっては，補正案について，ファクシミリ等による紙媒体での提示がされるのが通常であるが，本件では，口頭のやり取りに終始したものであるから，この点からも，本件電話面接においては，補正の方向性について意見交換がされたというにとどまり，特許請求の範囲の記載について，具体的な特定の補正案の合意があったということはできない。よって，本願請求項１を被控訴人らが意図した本願請求項１のとおり改める旨の補正を行うことが，担当弁理士と担当審査官との間で合意されたことを前提に，担当審査官が，本件補正の内容がかかる合意に沿うものではないことを看過していたと認めることはできない。(イ)被控訴人らは，担当審査官が特許査定の対象を誤ったか，あるいは取り違えたに等しく，担当審査官も対象につき錯誤に陥っていたとも主張する。
しかし，担当審査官が，本件補正後の本願発明の内容につき何らかの錯誤に陥っていたと認めるに足りる証拠はない。前記(ア)ｄのとおりの本件電話面接の際の補正案の位置付けからすれば，本件補正が，本件電話面接の際に話し合われた補正内容とは異なるものであったとしても，本件電話面接において意見交換した補正の方向性と矛盾するものではないのであるから，担当審査官がこれを前提に本件特許査定をしたからといって，担当審査官に，補正内容について何らかの誤認があったことが，直ちに裏付けられるものではない。
なお，本件補正によって化合物１０が本願請求項１の化合物から除外されているが，本件補正後の本願発明について，なお特許性を肯定することができるとの判断を担当審査官がしたことは，既に説示したとおりであり，前記ア(イ)のとおりの，本件補正後の本願発明が化合物１０の組合せに係る化合物を含まないことに特に違和感を感じなかったとの担当審査官の供述に照らしても，本件補正後の本願発明につき本件特許査定をした担当審査官が，本願発明が化合物１０を含まない点について錯誤に陥っていたとは認められない。
なお，被控訴人らは，本件特許査定には，虚無の物や行政行為の対象とし得ない物を対象とした行政行為と同質の内容上の瑕疵があるとも主張する。しかしながら，前提となる本件特許査定について，担当審査官に錯誤があったとは認められない以上，本件特許査定に被控訴人らの主張するような内容上の瑕疵があるということはできない。(ウ)被控訴人らは，本件特許査定が，進歩性や明確性要件，記載要件を充足しておらず，その内容に重大な瑕疵があると主張する。しかし，被控訴人らが問題視する本願発明の進歩性や明確性要件，記載要件については，本件補正に係る本願発明についての担当審査官の判断が一応首肯でき，あるいは明らかに不合理とはいえないことは，前記エ及びオ(ア)で説示したとおりである。また，担当審査官が実質的な審査を遂げたと評価することができる以上，個々の要件についての判断の適否それ自体は，無効審判請求における無効理由として審査されることがあるとしても，本件特許査定を当然に無効とすべき事由に当たるものではないことは，前記(3)において既に述べたとおりである。さらに，審査の過程で審査官から顕著な効果を奏すると指摘された具体的な化合物が，補正後の特許請求の範囲に含まれないからといって，そのことによって，当該補正を前提とする特許査定が当然に違法となるものではないことも明らかである。
(エ)その他，被控訴人らが種々主張する点は，前記エの説示に照らし，いずれも採用することができない。
(6)まとめ


平成２６年１２月１８日判決言渡
平成２６年（行ケ）第１００２０号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年１０月３０日
判         決
原        告     旭硝子   株式会   社訴訟代   理人弁   理士      豊岡静   男
同      原   裕子
被        告        ダイキ   ン工業   株式会   社訴訟代   理人弁   理士      秋山文   男
同      坂本   波
同      塚   本   真由子
主         文
１特許庁が無効２０１３－８０００５２号事件について平成２５年１２月１０日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
主文同旨
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等（争いがない。）
被告は，平成１７年７月２２日，発明の名称を「太陽電池のバックシート」とする特許出願（特願２００５－２１２５５０号）をし，平成２４年１１月９日，設定の登録（特許第５１２７１２３号）を受けた（甲１２。以下，この特許を「本件特許」という。）。
原告は，平成２５年３月２９日，特許庁に対し，本件特許の請求項１ないし３及び５に記載された発明についての特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は，上記請求を無効２０１３－８０００５２号事件として審理をし，被告が同年６月１８日，訂正請求をしたところ（甲１３），特許庁は，同年１２月１０日，「訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本を，同月１９日，原告に送達した。
２特許請求の範囲の記載（甲１３）
前記訂正後の本件特許の特許請求の範囲（請求項の数は５である。）の請求項１ないし３及び５の記載は，以下のとおりである（以下，請求項１ないし３及び５に記載された発明をそれぞれ「本件発明１」ないし「本件発明３」及び「本件発明５」といい，これらをまとめて「本件発明」という。また，前記訂正後の本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件明細書」という。）。
「【請求項１】
太陽電池モジュールの封止剤層と反対側の水不透過性シート上に硬化性官能基含有含フッ素ポリマー塗料の硬化塗膜が形成されてなる太陽電池モジュールのバックシートであって，水不透過性シートと硬化塗膜とは直接接着しており，該硬化塗膜中に白色顔料又は黒色顔料が分散している太陽電池モジュールのバックシート。
【請求項２】
前記硬化性官能基含有含フッ素ポリマー塗料の硬化性官能基含有含フッ素ポリマーの硬化性官能基が水酸基，カルボキシル基またはアミノ基であり，硬化性官能基含有含フッ素ポリマーの硬化性官能基が水酸基の場合の硬化剤がイソシアネート系硬化剤，メラミン樹脂，シリケート化合物またはイソシアネート基含有シラン化合物であり，硬化性官能基がカルボキシル基の場合の硬化剤がアミノ系硬化剤またはエポキシ系硬化剤であり，硬化性官能基がアミノ基である場合の硬化剤がカルボニル基含有硬化剤，エポキシ系硬化剤または酸無水物系硬化剤である請求項１記載の太陽電池モジュールのバックシート。
【請求項３】
水不透過性シートが，Ｓｉ蒸着ポリエステルシートまたは金属シートである請求項１または２記載の太陽電池モジュールのバックシート。
【請求項５】
請求項１～３のいずれかに記載のバックシートを備えた太陽電池モジュール。」
３審決の理由の要旨
(1)審決の理由は，別紙審決書写しのとおりである。要するに，本件発明１は，①本件特許の出願前に頒布された特開２００１－１９６６１４号公報（甲１。以下「刊行物１」という。）に記載された発明（以下「甲１発明１」という。）ではないから，特許法２９条１項３号に該当しない，②刊行物１の実施例２として記載された発明（以下「甲１発明２」という。）又は／及び本件特許の出願前に頒布された特開平６－３５０１１７号公報（甲３。以下「刊行物３」という。）に記載された発明（以下「甲３発明」という。）並びに周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものではない，③本件特許の出願前に頒布された特開２０００－１１４５６５号公報（甲９。以下「刊行物９」という。）に記載された発明（以下「甲９発明」という。），甲３発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明することができたものではない，④本件発明２，３及び５は，本件発明１を特定するために必要な事項を全て含むものであるから，本件発明１と同様の理由から，当業者が容易に発明することができたものではないというものである。(2)審決が認定した甲１発明１，甲１発明２，甲３発明及び甲９発明の内容，本件発明１と甲１発明１，甲１発明２，甲３発明及び甲９発明との一致点並びに相違点は以下のとおりである。
ア甲１発明１
(ｱ)内容
「表面保護層，表面充填剤層，太陽電池素子，裏面充填剤層，および，裏面保護層を順次に積層し，更に，裏面保護層の裏面充填剤層と反対側に防汚層，紫外線遮蔽層，または，耐候性層の１層あるいはそれ以上を積層し，一体化してなる太陽電池モジュールにおける，裏面保護層と防汚層，紫外線遮蔽層，または，耐候性層の１層あるいはそれ以上とからなる太陽電池のバックシートにおいて，裏面保護層が，基材フィルムの上に無機酸化物の蒸着膜を設けた蒸着フィルムからなり，防汚層，紫外線遮蔽層，または，耐候性層の１層あるいはそれ以上が塗膜として形成されて
なる太陽電池のバックシート」
(ｲ)本件発明１との一致点
「太陽電池モジュールの封止剤層と反対側の水不透過性シート上に塗膜を形成してなる太陽電池モジュールのバックシート」である点。
(ｳ)本件発明１との相違点（相違点１）
「本件発明１では，塗膜が硬化性官能基含有含フッ素ポリマー塗料の硬化塗膜であり，水不透過性シートと硬化塗膜とは直接接触し，さらに該硬化塗膜中に白色顔料又は黒色顔料が分散しているのに対し，甲１発明１では，塗膜が，防汚層，紫外線遮蔽層，または，耐候性層の１層あるいはそれ以上として形成される点。」
イ甲１発明２
(ｱ)内容


「防汚層／耐候性層／紫外線遮蔽層／膜厚２００μｍの環状ポリオレフィン系樹脂シート・膜厚８００Åの酸化アルミニウムの蒸着膜／プライマー層／アンカーコート剤層／膜厚４００μｍの線状低密度ポリエチレン樹脂層からなる積層体（表面保護層／充填剤層からなる積層体），アモルファスシリコンからなる太陽電池素子を並列に配置した厚さ５０μｍのポリアラミドフィルム，および，膜厚４００μｍの線状低密度ポリエチレン樹脂層／アンカーコート剤層／プライマー層／膜厚８００Åの酸化アルミニウムの蒸着膜・膜厚２００μｍの環状ポリオレフィン系樹脂シートからなる積層体／紫外線遮蔽層／耐候性層／防汚層（充填剤層／裏面保護層からなる積層体）を，その太陽電池素子面を上に向けて，順次に積層し，更に，層間にアクリル系樹脂からなる接着剤層を介して積層して，次いで，真空吸引しながら加熱圧着するラミネーション法を用いて一体化成形した太陽電池モジュールの裏面保護層において，紫外線遮蔽層が０．０３μｍの酸化チタン超微粒子５重量部とエチレン－ビニルアルコール共重合体液（固形分２０％溶液）９５重量部とからなる
紫外線吸収剤組成物から構成されている裏面保護層」
(ｲ)本件発明１との一致点
「太陽電池モジュールの封止剤層と反対側の水不透過性シート上に塗膜が形成されてなる太陽電池モジュールのバックシートであって，水不透過性シートと塗膜とは直接接触している太陽電池モジュールのバックシート」である点。
(ｳ)本件発明１との相違点（相違点２）
「本件発明１では，塗膜が硬化性官能基含有含フッ素ポリマー塗料の硬化塗膜であり，さらに該硬化塗膜中に白色顔料又は黒色顔料が分散しているのに対し，甲１発明２では，塗膜が０．０３μｍの酸化チタン超微粒子５重量部とエチレン－ビニルアルコール共重合体液（固形分２０％溶液）９５重量部とからなる点。」
ウ甲３発明
(ｱ)内容
「光変換部材としての半導体光活性層を，少なくとも一層有する光起電力素子からなる太陽電池モジュールにおいて，少なくとも光入射面側の硬質フィルム上に無機化合物からなる紫外線吸収剤を添加した三フッ化塩化エチレン－ビニル共重合体が積層され充填材により接着された表面被覆材の最表面が三フッ化塩化エチレン－ビニル共重合体よりなることを特徴とする太陽電池モジュールの表面被覆材。」
(ｲ)本件発明１との一致点
「太陽電池モジュールの封止剤層と反対側の水不透過性シート上に硬化性官能基含有含フッ素ポリマー塗料の硬化塗膜が形成されてなる太陽電池モジュールのシートであって，水不透過性シートと硬化塗膜とは直接接触してなるシート」である点。
(ｳ)本件発明１との相違点
（相違点３）
「シートについて，本件発明１のシートはバックシートであると特定するが，甲３発明のシートは，表面被覆材であると特定する点。」
（相違点４）
「硬化性官能基含有含フッ素ポリマー塗料の硬化塗膜に関し，本件発明１では，当該塗膜中に白色顔料又は黒色顔料が分散していると特定するが，甲３発明では，無機化合物からなる紫外線吸収剤を添加したと特定する点。」
エ甲９発明
(ｱ)内容
「少なくともバックカバーフィルム上に，充填材層に埋設された太陽電池素子を備えてなる太陽電池モジュールのバックカバーフィルムであって，少なくとも光反射性を有する基材フィルムまたは光反射性を有する塗膜層と，無機酸化物の蒸着層を備えた樹脂フィルムとを含む積層体で形成され，且つ，前記基材フィルムまたは樹脂フィルムの少なくともいずれか一方が，耐候性樹脂フィルム，または耐候性塗膜層を備えた樹脂フィルムであるバックカバーフィルム」
(ｲ)本件発明１との一致点
「太陽電池モジュールの封止剤層と反対側の水不透過性シート上にフッ素ポリマー塗料の塗膜が形成されてなる太陽電池モジュールのバックシートであって，水不透過性シートと塗膜とは直接接触している太陽電池モジュールのバックシート」である点。
(ｳ)本件発明１との相違点（相違点５）
「本件発明１では，フッ素ポリマー塗料の塗膜が，「硬化性官能基含有含フッ素ポリマー塗料の硬化塗膜」であって，塗膜中に白色顔料又は黒色顔料が分散していると特定しているが，甲９発明では，そのような特定がなされていない点。」
第３原告主張の取消事由
１取消事由１（本件発明１の認定の誤り）について審決は，本件発明１の塗膜は隠蔽性を達成するために顔料が入れられており，透明性を担保するものでないと認定した。
しかし，「隠蔽性」は不透明を意味しているわけでもなく，塗膜に顔料を添加しても含有量次第で太陽光の透過に影響しないことなどからすれば，本件発明１の塗膜が透明性を担保するものではない，すなわち不透明であるとの審決の認定は誤りであって，正しくは，美観の観点及び外観を美麗にする点から顔料を分散させていると認定すべきである。


したがって，審決は，上記誤った認定を前提に相違点の認定判断を行ったものであって，上記誤りが審決の結論に影響することは明らかである。２取消事由２（甲１発明１の認定の誤り及び相違点の認定判断の誤り）について(1)特許法２９条１項３号該当性の判断のための引用発明の認定にあたっては，特許発明の対比判断に必要かつ十分な範囲で認定すべきと解されるところ，刊行物１の記載等によれば，甲１発明１の「裏面保護層」は本件発明１の「水不透過性シート」に相当し，「耐候性層」は，ルミフロン（登録商標。以下「ルミフロン」という。）からなる透明フッ素樹脂の樹脂組成物による塗布膜であるから，本件発明１の「硬化性官能基含有含フッ素ポリマー塗料の塗膜」に相当するといえる。したがって，甲１発明１は，「太陽電池モジュールの裏面充填剤層と反対側の水不透過性シート上に，硬化性官能基含有含フッ素ポリマー塗料の塗膜が形成されてなり，水不透過性シートと塗膜とは直接接触しており，該塗膜中に着色剤及び架橋剤が任意に添加される太陽電池モジュールのバックシート」と認定すべきである。(2)また，上記認定からすれば，本件発明１との相違点については，①本件発明１では，塗膜が硬化塗膜であるのに対し，甲１発明１では塗膜が硬化塗膜とは記載されていない点（相違点１－１），②本件発明１では，塗膜中に白色顔料又は黒色顔料が分散しているのに対し，甲１発明１では塗膜中に顔料が分散しているとは記載されていない点（相違点１－２）と認定すべきである。(3)そして，審決は，相違点１－２について，本件発明１では，塗膜の隠蔽性を達成するために顔料を入れており，塗膜は透明性を担保するものとは認められない一方で，甲１発明１の耐候性層は透明性が担保される必要があるとして，甲１発明１の耐候性層は本件発明１の硬化塗膜に相当しないと判断した。しかし，前記１のとおり，本件発明１の塗膜を不透明であるとした審決の認定，甲１発明１の耐候性層は透明性が担保される必要があるとした審決の認定はいずれも誤りであって，塗膜が透明か不透明かは実質的な相違点ではない。また，相違点１－１については，審決は判断していないが，甲１発明１の塗膜はルミフロンからなる透明フッ素樹脂の樹脂組成物による塗布膜によって構成される塗膜であるところ，ルミフロンは通常，硬化させて使用されるもので，甲１発明１は，任意に架橋剤を添加することが記載されているものであるから，当業者は，当然に硬化塗膜として使用することを理解する。
したがって，相違点１－１は実質的な相違点ではない。(4)以上によれば，本件発明１と甲１発明１は実質的に同一の発明であって，相違点１を実質的な相違点とした審決の認定判断及びこれを前提とした本件発明２，３及び５についての判断も誤りである。
３取消事由３（甲１発明２の認定の誤り及び相違点の認定判断の誤り）について(1)特許法２９条２項該当性の判断のための引用発明の認定にあたっては，特許発明の対比判断に必要かつ十分な範囲で認定すべきと解されるところ，刊行物１の記載によれば，甲１発明２は，「太陽電池モジュールの封止剤層と反対側の水不透過性シート上に，紫外線遮蔽層を介して硬化性官能基含有含フッ素ポリマー塗料の塗膜が形成されてなる太陽電池モジュールのバックシート」と認定されるべきである。
(2)また，上記認定からすれば，本件発明１と甲１発明２との相違点については，①本件発明１では，塗膜が硬化塗膜であるのに対し，甲１発明２では塗膜が硬化塗膜とは記載されていない点（相違点２－１），②本件発明１では，水不透過性シートと硬化塗膜とは直接接触しているのに対し，甲１発明２では，水不透過性シートと塗膜とは紫外線遮蔽層を介して積層されている点（相違点２－２），③本件発明１では，塗膜中に白色顔料又は黒色顔料が分散しているのに対し，甲１発明２では塗膜中に顔料が分散しているとは記載されていない点（相違点２－３）と認定されるべきである。
(3)そして，前記２(3)からすれば，当業者であれば，甲１発明２のルミフロンの塗膜を硬化塗膜として相違点２－１に係る構成を容易に想到することができ，甲１発明２の塗膜に白色や黒色の顔料を添加して相違点２－３に係る構成を容易に想到することもできる。
また，相違点２－２に係る構成についても，刊行物１には，裏面保護層（本件発明１の水不透過性シートに相当する）上に防汚層，紫外線遮蔽層，又は耐候性層の１層あるいはそれ以上を積層されると記載され，実施例としても，バックシートを水不透過性シートである裏面保護層及び該裏面保護層に直接接着させた防汚層のみにより構成したものが記載され，ルミフロンからなる透明フッ素樹脂の樹脂組成物による塗布膜により構成される耐候性層を防汚層として使用できることも記載されていることによれば，刊行物１には，太陽電池モジュールのバックシートとして，水不透過性シートである裏面保護層上にルミフロンからなる透明フッ素樹脂の樹脂組成物による塗布膜により構成される耐候性層を直接接着させて形成する構成が示唆されているといえる。そうすると，当業者であれば，甲１発明２の紫外線遮蔽層を介して形成された硬化性官能基含有含フッ素ポリマー塗料の塗膜を，紫外線遮蔽層を省略して，水不透過性シートに直接接触させて相違点２－２に係る構成を容易に想到することができる。
(4)以上によれば，審決の甲１発明２の認定及びこれに基づく相違点２の認定判断は誤りであって，本件発明１は，甲１発明２及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。
４取消事由４（相違点３の判断の誤り）について
審決は，刊行物１等には，太陽電池モジュールの表面保護層と裏面保護層とが同じ構造の積層体から構成されたものが記載されているものの，太陽電池モジュールとして，表面保護層と裏面保護層が異なる構成の積層体である場合に，裏面保護層を表面保護層で置き換えることについては，記載も示唆も一切されておらず，動機付けもないことなどから相違点３に係る構成は当業者にとって容易に想到することができるとはいえないと判断した。
しかし，太陽電池モジュールとして，表面保護層と裏面保護層が異なる構成の積層体である場合に，裏面保護層を表面保護層で置き換えることは周知技術である（甲４，５）。また，前記２(3)のとおり，バックシートにおいて硬化塗膜を形成することは通常行われていたことである。
したがって，甲３発明の表面被覆材として使用されたシートを，バックシートとして使用することは，単なる設計的事項程度のことであって，当業者であれば，相違点３に係る構成を容易に想到できたものであるから，審決の判断は誤りである。
５取消事由５（相違点４の判断の誤り）について


審決は，甲３発明では，紫外線吸収剤は太陽電池モジュールの表面被覆材として太陽光の入射面側に存在するものであるから，当然に透明性が担保できる程度に添加するものと解され，かかる紫外線吸収剤を，本件発明１の顔料と同様に，隠蔽性を実現する程度に添加することには阻害事由がある上，動機付けもないことなどから，相違点４に係る構成は当業者にとって容易に想到することができるとはいえないと判断した。
しかし，前記１のとおり，本件発明１が隠蔽性を実現する程度に顔料を添加しているとの認定は誤りである。また，太陽電池モジュールにおいて，光起電力素子の上に積層される層は太陽光を透過する透明性が要求されるが，光起電力素子の下に積層される層が透明性を要求されないことは技術常識である。さらに，太陽電池モジュ－ルにおいては，透過した太陽光を光反射あるいは光拡散させて再利用するために光反射性，光拡散性を付与し，更に意匠性を付与することを目的として，白色顔料，あるいは，黒色顔料を添加することは周知の技術である（甲６，９，１７，２１）。そうすると，甲３発明の硬化塗膜は，太陽電池モジュールの表面被覆材として記載されているから透明性が担保されているとしても，これをバックシートとして使用する際には，透明性を担保する必要性はないから，前記周知技術に鑑み，白色や黒色の顔料を添加して，光反射性，光拡散性及び意匠性等を付与することは設計的事項にすぎない。
したがって，相違点４に係る構成は当業者が容易に想到することができたものであるから，審決の判断は誤りである。
６取消事由６（相違点５の判断の誤り）について
(1)審決は，甲９発明では，塗料を含有させる場合は，光反射性を有する基材フィルム中に顔料を添加しているから，基材フィルム中に顔料を添加している場合に，塗膜中に白色顔料又は黒色顔料を分散させる動機は見いだせず，当業者は，相違点５に係る構成を容易に想到することができるとはいえないと判断した。しかし，甲９発明は，バックカバーフィルムからアルミニウム箔を取り除いても，光反射性等に優れたものとするために，バックカバーフィルムを，少なくとも光反射性を有する基材フィルム又は光反射性を有する塗膜層を含む積層体で形成することによって，太陽電池モジュールの前面側から入射した光の一部が太陽電池素子を透過した場合であっても，その光が反射されて太陽電池素子に再入射するため，光が有効に利用され光起電力が向上するというものである。そして，従来技術（甲６，１７，１９）によれば，太陽電池モジュ－ルのバックシートにおいて，透過した太陽光を光反射あるいは光拡散させて再利用するために光反射性，光拡散性等を付与し，更に，意匠性等を付与することを目的として，白色顔料や黒色顔料を添加する場合には，バックシートのいずれの層に添加してもよいのであり，さらには，複数の層に添加してもよいと理解される。
そうすると，甲９発明のフッ素樹脂塗料からなる耐候性塗膜について，充填剤層に近接した光反射性を有する塗膜層の代わりに，あるいは，該塗膜層に加えて，光反射性，光拡散性及び意匠性を付与するために，白色顔料や黒色顔料を添加することは，当業者が容易に想到することができる。
(2)また，本件発明１と甲９発明を対比すると，本件発明１では，フッ素ポリマー塗料の塗膜が硬化性官能基含有含フッ素ポリマー塗料の硬化塗膜であるのに対し，甲９発明では，硬化性官能基を含有した塗料の硬化塗膜ではない点も相違する。しかし，甲９発明のバックシートは，耐候性を向上させるために耐候性塗膜層としてフッ素ポリマー塗料からなる塗膜を設けたものであるところ，耐候性等を向上させたバックシートを得るという課題を解決するため，同じフッ素系樹脂塗料の中から，周知のルミフロン等の硬化性官能基を持つフッ素系樹脂塗料を選択し，又は刊行物３に記載された表面保護シートの技術を適用して，これを硬化させた硬化塗膜を用いることについては，当業者には明確な動機付けがあり，容易に想到することができるというべきである。
(3)以上によれば，相違点５に係る構成は，当業者が容易に想到することができたものであるから，審決の判断は誤りである。
第４被告の反論
１取消事由１（本件発明１の認定の誤り）に対し
原告は，本件発明１の塗膜が透明性を担保するものではない，すなわち不透明であるとの審決の認定は誤りである旨主張する。
しかし，審決は本件発明１の塗膜が不透明であると認定しているわけではない。また，本件発明１は，「硬化塗膜中に白色顔料又は黒色顔料が分散している」という構成を有するところ，白色顔料及び黒色顔料は，通常，可視光を反射することによって硬化塗膜が白色又は黒色に見えるように添加され，隠蔽性を達成できるものであって，本件発明１の塗膜が透明性を担保するものではないことは当業者に明らかである。
したがって，審決の認定に誤りはなく，原告の主張は理由がない。２取消事由２（甲１発明１の認定の誤り及び相違点の認定判断の誤り）に対し(1)原告は，「耐候性層」は，ルミフロンからなる透明フッ素樹脂の樹脂組成物による塗布膜であるから，本件発明１の「硬化性官能基含有含フッ素ポリマー塗料の塗膜」に相当することなどから，審決がした甲１発明１の認定及び相違点１の認定は誤りである旨主張する。
しかし，ルミフロンには硬化性官能基を含有しないポリマーが含まれている上，硬化することなく塗膜を形成するものであるから，甲１発明１の水不透過性シート状に形成される塗膜を「硬化性官能基含有含フッ素ポリマー塗料の塗膜」として抽象化している点で誤りである。そして，刊行物１の記載（請求項１，２，【００４５】）によれば，審決の認定に誤りはない。


(2)原告は，本件発明１との相違点は，相違点１－１及び１－２である旨主張する。しかし，上記のとおり，甲１発明１の認定に誤りはない上，相違点の認定は発明の技術的課題の解決の観点から，まとまりのある構成を単位として認定すべきであることによれば，審決の相違点１の認定に誤りはない。(3)原告は，相違点１－２について，本件発明１の塗膜が不透明である一方で，甲１発明１の耐候性層は透明性が担保される必要があるとした審決の認定は誤りであって，塗膜が透明か不透明かは実質的な相違点ではない旨主張する。しかし，刊行物１には，耐候性層への添加剤の添加に関して，太陽光の透過に影響しない範囲で任意に添加することが記載され，白色顔料又は黒色顔料が分散している耐候性層は記載されていないから，相違点１－２は実質的な相違点である。また，原告は，相違点１－１については，甲１発明１の塗膜はルミフロンからなる透明フッ素樹脂の樹脂組成物による塗布膜によって構成される塗膜であり，当業者は，当然に硬化塗膜として使用することを理解する旨主張する。しかし，刊行物１には硬化条件を含めてルミフロンを硬化させる旨の記載は全くなく，ルミフロンを硬化させて使用することが通常であるとの技術常識は存在しないから，相違点１－１も実質的な相違点である。
(4)以上によれば，審決の認定判断に誤りはなく，原告の主張は理由がない。３取消事由３（甲１発明２の認定の誤り及び相違点の認定判断の誤り）に対し(1)原告は，甲１発明２の認定は誤りである旨主張する。しかし，審決は耐候性層を看過することなく認定している上，何らの限定も付さずに単に「耐候性層」と認定しているものであって，実施例について具体的に記載された部分以外を参酌せずに耐候性層を認定しているわけでもないから，本件発明との対比判断に必要かつ十分な限度で認定されているといえる。
また，前記２(1)及び(3)のとおり，刊行物１の実施例２に記載された耐候性層は，フッ素樹脂塗布液を使用した塗布膜からなるものであって，硬化性官能基含有含フッ素ポリマーの塗膜とはいえないから，原告が主張する甲１発明２は明らかに誤りであり，審決の甲１発明２の認定に誤りはない。
(2)原告は，本件発明１との相違点は，相違点２－１ないし２－３である旨主張する。
しかし，前記２(2)のとおり，相違点の認定は，発明の技術的課題の解決の観点から，まとまりのある構成を単位として認定すべきである。また，刊行物１の比較例１のとおり，非硬化性のフッ素樹脂の塗布液の塗布膜では，水不透過性シートと塗布膜との密着性は十分ではないところ，本件発明１では，水不透過性シートと硬化性官能基含有含フッ素ポリマー塗料の硬化塗膜の密着性は十分であって，両者が直接接着していることは，本件発明１の重要な特徴の一つであるから，水透過性シートに直接接着させる層に関する検討が重要である。そこで，審決は，甲１発明２において，紫外線遮蔽層が充填剤層（封止材層）と直接接触していることを確認した上で，甲１発明２との一致点として「水不透過性シートと塗膜とは直接接触している」点を認定し，その一致点を前提に相違点２を認定したものであって，審決の相違点２の認定に誤りはない。なお，刊行物１の実施例２に記載された耐候性層は，硬化性官能基含有含フッ素ポリマーの塗膜ではないから，本件発明１の硬化塗膜に対応するものとして認定すべき理由はない。
(3)ア原告は，   当業者であれば，相違点２－１に係る構成を容易に想到することができる旨主張する。しかし，前記２(3)のとおり，刊行物１にはルミフロンを硬化させることの示唆はなく，文献（甲２，３，１４）にも，ルミフロンを硬化剤と共に用いると，硬化剤と共に用いない場合に比べて利点が存在することは記載されていない一方で，ルミフロンから形成される塗膜が硬化剤の有無によらず耐候性に優れることが知られている（甲１４，１５）。また，特開２００２－８３９８８号公報（甲６）及び特開２００２－３６８２４３号公報（甲７）には，ある特定の材料からなる特定の硬化塗膜を形成する技術が開示されているが，いずれも塗膜を一般的に硬化させることを教示しているわけではない。
したがって，硬化性官能基含有含フッ素ポリマー塗料の塗膜を硬化塗膜とすることは，当業者が容易に想到することができるものではない。イ原告は，当業者であれば，甲１発明２の塗膜に白色や黒色の顔料を添加して相違点２－３に係る構成を容易に想到することができる旨主張する。しかし，黒色顔料では太陽光を反射させることができず，白色顔料についても，刊行物１には「太陽光の透過に影響しない範囲で任意に添加」（【００４４】）することが記載されているから塗膜は透明性が担保される必要があり，耐候性層を白色顔料が分散している構成とすることには阻害要因がある。また，甲１発明２は，表面保護層としても，裏面保護層としても，同じ層構成の積層体を使用するものであって，表面と裏面とで別個の積層体を適用することも，耐候性層を別個の構成とすることも記載されておらず，裏面保護層に設ける耐候性層としては，実施例２として記載されている白色顔料又は黒色顔料が分散していない構成しか記載されていない。
したがって，塗膜を白色顔料又は黒色顔料が分散しているという構成とすることは，当業者が容易に想到することができるものではない。ウ原告は，当業者であれば，相違点２－２に係る構成を容易に想到することができる旨主張する。
しかし，刊行物１には，甲１発明２において，水不透過性シートと直接接着している紫外線遮蔽層を省略して，紫外線遮蔽層が本来あるべき位置に耐候性層を設けても，同じ効果が期待できることは記載も示唆もされておらず，水不透過性シートと耐候性層とを直接接着させることは，当業者が容易に想到することができるものではない。また，仮に甲１発明２において，紫外線層を省略し，耐候性層を防汚層として使用すれば，実施例１等と同様の構成となることからすると，原告の主張は実質的に甲１発明２を実施例１に基づいて認定することを主張しているのと同じであって不適切である。さらに，原告の主張は，本件発明１の塗膜と防汚層との対比を実質的に要求するものであって，甲１発明２の認定に当たって，防汚層を認定する必要がないとする主張と矛盾する。したがって，紫外線遮蔽層を省略して，水不透過性シートと塗膜とを直接接着させることは，当業者が容易に想到することができるものではない。(4)以上によれば，審決の甲   １発明２の認定及び相違点２の認定判断に誤りはなく，原告の主張は理由がない。
４取消事由４（相違点３の判断の誤り）に対し


原告は，甲３発明の表面被覆材として使用されたシートを，バックシートとして使用することは，単なる設計的事項程度のことである旨主張する。しかし，刊行物３には，「太陽電池モジュールの表面被覆材を提供」することを目的とし（【００１３】），裏面絶縁フィルムとして，ナイロン，ポリエチレン，ポリエステル，ポリスチレン等が挙げられることが記載されているが（【００２０】），裏面絶縁フィルムとして，表面被覆材を採用することは記載も示唆もない。また，原告が指摘する文献の記載を考慮しても，太陽電池モジュールとして，表面保護層と裏面保護層が異なる構成の積層体である場合に，裏面保護層を表面保護層で置き換えることについての動機付けはなく，そうすることが周知の技術であるとはいえず，単なる設計的事項程度のことともいえない。
したがって，審決の判断に誤りはなく，原告の主張は理由がない。
５取消事由５（相違点４の判断の誤り）に対し
原告は，甲３発明の硬化塗膜をバックシートとして使用する際には，透明性を担保する必要性はないから，前記周知技術に鑑み，白色や黒色の顔料を添加して，光反射性，光拡散性及び意匠性等を付与することは設計的事項にすぎない旨主張する。しかし，原告の主張は，本件発明１の塗膜は不透明である旨の審決の認定は誤りであることを前提とするところ，前記１のとおり，その前提に誤りがある。また，光起電力素子の上に積層される層は太陽光を透過する透明性が要求される一方で，光起電力素子の下に積層される層が透明性を要求されないことが技術常識であるとしても，刊行物１の実施例に記載されている保護シートは表面保護層又は裏面保護層のいずれに使用されるかにかかわらず，いずれも全光線透過率が９０％以上であることによれば，光起電力素子の下に積層される層について透明性を担保しない層とすることは技術常識ではない。さらに，表面被覆材をバックシートとして採用することが単なる設計的事項程度ではないことは前記４のとおりである。
したがって，審決の判断に誤りはなく，原告の主張は理由がない。
６取消事由６（相違点５の判断の誤り）に対し
(1)原告は，甲９発明のフッ素樹脂塗料からなる耐候性塗膜について，白色顔料や黒色顔料を添加することは，当業者が容易に想到することができる旨主張する。しかし，本件発明１は，塗膜に白色顔料又は黒色顔料が分散していることから，美麗さを損なうモジュール内部の配線を隠蔽するという優れた効果を奏するのに対して，甲９発明は，バックカバーフィルムに光反射性を付与するために，光反射性を有する基材フィルム又は光反射性を有する塗布膜を含む構成とし，これらとは別個に耐候性樹脂フィルム又は耐候性塗膜層を備える構成とし，耐候性樹脂フィルム又は耐候性塗膜層に顔料を含有させることは記載も示唆もない。なお，原告が指摘する従来技術に関する文献は，耐候性塗膜層とは別個に光反射性を有する塗布膜を設けるとしている甲９発明において，更に耐候性塗膜層に白色顔料や黒色顔料を添加することを開示又は示唆するものではない。したがって，甲９発明のフッ素樹脂塗料からなる耐候性塗膜について，白色顔料や黒色顔料を添加することは，当業者が容易に想到することができるものではない。
(2)また，原告は，当業者であれば，甲９発明において，周知のルミフロン等の硬化性官能基を持つフッ素系樹脂塗料の硬化塗膜を用いることを容易に想到することができる旨主張する。
しかし，刊行物９には，「耐候性塗膜層」を構成する樹脂として，フッ素樹脂を使用することができることが記載されているが，硬化性官能基含有含フッ素ポリマー塗料の硬化塗膜とすることについては記載も示唆もない。また，刊行物３には，三フッ化塩化エチレン－ビニル共重合体を光入射面側の表面被覆材の最表面に使用することが記載されているが（特許請求の範囲），バックカバーフィルムに使用することは記載も示唆もされておらず，刊行物９において，耐候性塗膜層を採用させるというよりは，「高耐候性２軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム（以下，高耐候性ＰＥＴフィルム）」（段落００３１）などの耐候性樹脂フィルムを使用すべきことを教示しているというべきである。さらに，前記３(3)アのとおり，文献（甲２，３，６，７，１４，１５）を考慮しても，硬化性官能基含有含フッ素ポリマー塗料の塗膜を硬化塗膜とすることも，当業者が容易に想到することができるものではない。
したがって，甲９発明において，硬化性官能基含有含フッ素ポリマー塗料の硬化塗膜を用いることは，当業者が容易に想到することができるものではない。(3)以上によれば，相違点５に係る構成を当業者が容易に想到することができるものではないとした審決の判断に誤りはなく，原告の主張は理由がない。
第５当裁判所の判断
当裁判所は，原告の取消事由３には理由があり，審決にはこれを取り消すべき違法があるものと判断する。その理由は，以下のとおりである。
１本件発明１の要旨
本件明細書によれば，本件発明１は，太陽電池セルの封止剤として用いられているエチレン／酢酸ビニル共重合体との接着性に優れた太陽電池のバックシートに関するものである（【０００１】）。太陽電池モジュールにおけるバックシートは，モジュールの機械的強度を高める目的のほか，水分（水蒸気）が封止剤層に入らないように防止する役割もあり，従来，水蒸気バリヤー性をもたすための水不透過性シートとその一方の面に樹脂シートが貼り合わされた構成とされていたところ（【０００３】【０００４】），樹脂シートについては，通常は厚さ２０ないし１００μｍで更なる軽量化が求められており（【０００７】），樹脂シートに代えて樹脂塗料を用いて同様の層を形成することが提案されているが，耐候性や接着性等の点で不十分なものであった（【０００８】ないし【００１０】）。そこで，本件発明１は，水不透過性シートとの接着性に優れた太陽電池のバックシートを提供することを目的とし（【００１２】），太陽電池モジュールの封止剤層と反対側の水不透過性シート上に硬化性官能基含有含フッ素ポリマー塗料の硬化塗膜が形成されてなる太陽電池モジュールのバックシートであって，水不透過性シートと硬化塗膜とは直接接着しており（【００１４】【００１５】，図２，３，５），該硬化塗膜中に白色顔料又は黒色顔料が分散しているものであって（【００１９】【００５６】），塗料の形態で塗装することができるので従来のシートの貼り合せに比べて厚さを薄くでき，薄膜化・軽量化を図ることができるものである。また，塗膜の膜厚の減少による機械的強度の低下は，硬化性の官能基による硬化（架橋）によって補うことができ（【００２１】），水不透過性シートとの接着性も，含フッ素ポリマーに官能基を導入することにより向上させることができるものである（【００２２】）。
２取消事由１について


原告は，本件発明１の塗膜は透明性を担保するものではない，すなわち不透明であるとの審決の認定は誤りであって，正しくは，美観の観点及び外観を美麗にする点から顔料を分散させていると認定すべきである旨主張する。しかし，審決は，本件発明１の塗膜は透明性を担保するものではないと認定したのであって，不透明であると認定したわけではない。そして，前記１のとおり，本件発明１は，「硬化塗膜中に白色顔料又は黒色顔料が分散している」という構成を有しているから，その含有量によって透明性がなくなることは明らかであって，本件発明１の塗膜が透明性を担保するものではないとした審決の認定に誤りはない。
なお，審決は，本件発明１について，隠蔽性を達成するために顔料を入れているものと認定しているところ，本件明細書の顔料を入れる理由については，「太陽電池モジュールの美観の観点から・・・硬化塗膜中に顔料を分散させることが好ましい。」（【００１９】），「顔料は太陽電池モジュールの外観を美麗にする点から添加することが強く望まれている。」（【００５６】）との記載がある一方で，隠蔽性と顔料の添加との間に関連性があることを窺わせる記載が全くないことなどからすれば，硬化塗膜中に顔料を分散させる理由に関する審決の認定は正確なものとはいえない。しかし，審決は，硬化塗膜中に顔料を分散させる理由を用いて争点に関する認定判断をしているわけではないから，この点は審決の結論を左右するものではない。
したがって，取消事由１には理由がない。
３取消事由３について
取消事由２及び３はいずれも刊行物１に記載された発明に関するものであるところ，事案の内容に鑑み，取消事由３について先に判断する。
(1)甲１発明２について
ア刊行物１には，以下の記載がある（甲１。図１及び２については，別紙甲１発明２図面目録参照。）
「【特許請求の範囲】
【請求項１】表面保護層，少なくとも，透明性，クッション性を有し，かつ，耐熱性を有し，熱の作用に対する非劣化ないし非分解性に優れた樹脂層からなる充填剤層，太陽電池素子，充填剤層，および，裏面保護層を順次に積層し，更に，その層上あるいは層間のいずれかに，少なくとも，防汚層，紫外線遮蔽層，または，耐候性層の１層あるいはそれ以上を積層し，一体化したことを特徴とする太陽電池モジュール。」
「【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は，太陽電池モジュールに関し，更に詳しくは，耐候性，耐熱性，耐水性，耐湿性，耐風圧性，耐降雹性，その他等の諸特性に優れ，極めて耐久性に富み，かつ，長期間の使用に対し極めて優れた信頼性を有する太陽電池モジュールに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】近年，環境問題に対する意識の高まりから，クリーンなエネルギー源としての太陽電池が注目され，現在，種々の形態からなる太陽電池モジュールが開発され，提案されている。一般に，上記の太陽電池モジュールは，例えば，結晶シリコン太陽電池素子あるいはアモルファスシリコン太陽電池素子等を製造し，そのような太陽電池素子を使用し，表面保護層，充填剤層，光起電力素子としての太陽電池素子，充填剤層，および，裏面保護層等の順に積層し，真空吸引して加熱圧着するラミネーション法等を利用して製造されている。・・・【０００３】ところで，太陽電池が具備しなければならない特性としては，光エネルギーから電気エネルギーへの変換効率が高いこと，および，長期間の使用に対し信頼性に優れていること等が挙げられる。・・・
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら，現在，太陽電池を構成する材料，素材等においては，上記のような条件の総てを充足し得るものはなく，一長一短があり，太陽電池を構成する材料自体の安定性と共にそのような材料を使用して製造した太陽電池の構造自体の安定性等を十分に満足し得るものであるとは言い得ないものであるというのが実状である。・・・そこで本発明は，耐候性，耐熱性，耐水性，耐湿性，耐風圧性，耐降雹性，その他等の諸特性に優れ，極めて耐久性に富み，かつ，長期間の使用に対し極めて優れた信頼性を有する太陽電池モジュールを提供することである。」
「【０００７】
【発明の実施の形態】・・・本発明にかかる太陽電池モジュールについて図面等を用いて説明すると，図１および図２は，本発明にかかる太陽電池モジュールの層構成についてその一二例を示す概略的断面図である。
【０００８】本発明において，本発明にかかる太陽電池モジュールについてその一例を例示すると，本発明にかかる太陽電池モジュールＴは，図１に示すように，まず，表面保護層１，少なくとも，透明性，クッション性を有し，かつ，耐熱性を有し，熱の作用に対する非劣化ないし非分解性に優れた樹脂層からなる充填剤層２，光起電力素子としての太陽電池素子３，充填剤層４，および，裏面保護層５を順次に積層し，更に，例えば，上記の表面保護層１の上に，少なくとも，防汚層６，紫外線遮蔽層７，または，耐候性層８の１層あるいはそれ以上を積層し，次いで，それらを真空吸引して加熱圧着するラミネーション法等の通常の成形法を利用し，上記の各層を一体成形体として構成することを基本構造とするものである。・・・本発明においては，図示しないが，本発明にかかる太陽電池モジュールにおいて，防汚層，紫外線遮蔽層，または，耐候性層等は，個々別々に，あるいは，その一層ないし２層以上を同時に，表面保護層，充填剤層，太陽電池素子，充填剤層，裏面保護層のいずれの層間あるいは層上に任意に設けることができるものである。例えば゛（ママ）本発明においては，図示しないが，防汚層，耐候性層等を表面保護層の上に設け，紫外線遮蔽層を表面保護層と充填剤層との層間に設けることができるものである。而して，本発明においては，防汚層を最表面に位置して設けることが望ましいものである。・・・


【０００９】次に，本発明において，本発明にかかる太陽電池モジュールを構成する材料，製造法等について更に詳しく説明すると，まず，本発明にかかる太陽電池モジュールを構成する表面保護層について詳しく説明すると，かかる表面保護層としては，太陽光の透過性を有し，更に，絶縁性を有し，かつ，耐候性，耐熱性，耐光性，耐水性，耐風圧性，耐降雹性，耐薬品性，防湿性，防汚性，その他等の諸特性を有し，物理的あるいは化学的強度性，強靱性等に優れ，極めて耐久性に富み，更に，光起電力素子としての太陽電池素子の保護とういことから，耐スクラッチ性，衝撃吸収性等に優れていることが必要である。・・・」「【００１２】・・・本発明においては，上記のフッ素系樹脂シートの中でも，特に，ポリフッ化ビニル系樹脂（ＰＶＦ），または，テトラフルオロエチレンとエチレンまたはプロピレンとのコポリマー（ＥＴＦＥ）からなるフッ素系樹脂シートが，透明性を有し，太陽光の透過性等の観点から好ましいものである。【００１３】・・・本発明においては，上記の透明な環状ポリオレフィン系樹脂シートの中でも，特に・・・透明な環状ポリオレフィン系樹脂シートが，耐候性，耐水性等に優れ，更に，透明性を有し，太陽光の透過性等の観点から好ましいものである。・・・
【００１４】・・・本発明において，各種の樹脂のフィルムないしシートとしては，可視光透過率が，９０％以上，好ましくは，９５％以上であって，入射する太陽光を全て透過し，これを吸収する性質を有することが望ましいものである。」「【００３０】次に，本発明にかかる太陽電池モジュールを構成する，少なくとも，透明性，クッション性を有し，かつ，耐熱性を有し，熱の作用に対する非劣化ないし非分解性に優れた樹脂層からなる充填剤層について更に詳しく説明すると，かかる充填剤層としては，まず，太陽電池モジュールを構成する表面保護層の下に積層されるものであることから，太陽光が入射し，これを透過する透明性を有することが望ましいものである。・・・
【００３１】・・・上記の充填剤層としては，・・・樹脂層からなる充填剤層を使用する   ことが   できる   。而し   て，上   記のよ   うな樹   脂は，   いずれ   も，透   明性を   有し・・・ているものである。・・・」
「【００３３】次に，本発明において，太陽電池モジュールを構成する光起電力素子の下に積層する充填剤層について説明すると，・・・太陽電池モジュール用表面保護層の下に積層する充填剤層と異なり，必ずも，透明性を有することを必要としないものである。」
「【００３５】而して，本発明において，太陽電池モジュールを構成する光起電力素子としての太陽電池素子の下に積層する充填剤層としては・・・光起電力素子としての太陽電池素子の下に使用することから，必ずしも，透明性を有することを要するものではないものである。
【００３６】次に，本発明において，太陽電池モジュールを構成する裏面保護層について説明すると，かかる裏面保護層としては，絶縁性の樹脂のフィルムないしシート，あるいは，金属板ないし箔等を使用することができ，更に，耐熱性，耐光性，耐水性等の耐候性を有し，物理的あるいは化学的強度性，強靱性等に優れ，更に，光起電力素子としての太陽電池素子の保護とういことから，耐スクラッチ性，衝撃吸収性等に優れていることが必要である。・・・。
【００３７】更に，本発明においては，上記の裏面保護層としては，前述の表面保護層として詳述した，基材フィルムの上に，無機酸化物の蒸着膜を設けた蒸着フィルムを同様に裏面保護層として使用することができる。而して，本発明において，裏面保護層としての蒸着フィルムは，前述の表面保護層としての蒸着フィルムと同様にして製造することができる。
【００３８】次に，本発明にかかる太陽電池モジュールを構成する防汚層について説明すると，かかる防汚層は，光触媒粉末を含む組成物による塗布膜から構成することができ，該防汚層は，表面の保護層として最表面に設けるものである。すなわち，本発明においては，太陽電池モジュールを構成する，例えば，表面保護層等の最表面の面に，ゴミ，埃等の蓄積を防止する防汚層を形成するものである。・・・光触媒粉末を含む組成物による塗布膜としては，まず，例えば，光触媒粉末の１種ないし２種以上に，ビヒクルとしての結合剤の１種ないし２種以上を添加し，更に，必要ならば，例えば，滑剤，架橋剤，酸化防止剤，紫外線吸収剤，光安定剤，充填剤，強化剤，補強剤，帯電防止剤，難燃剤，耐炎剤，発泡剤，防カビ剤，顔料，その他等の添加剤の１種ないし２種以上を太陽光の透過に影響しない範囲内で任意に添加し・・・組成物を調整する。次いで・・・上記で調整した組成物を・・・塗布ないし印刷し，次いで，乾燥して塗布膜を形成することにより，本発明にかかる防汚層を構成することができる・・・。・・・また，本発明においては，防汚層としては，後述のフッ素系樹脂をビヒクルの主成分とする樹脂組成物による塗布膜からなる耐候性層を防汚層として使用することもできるものである。」「【００４０】また，上記において，ビヒクルとしての結合剤としては・・・具体的には，例えば・・・フッ素系樹脂・・・等の１種ないし２種以上を使用することができる。」
「【００４２】次に，本発明にかかる太陽電池モジュールを構成する紫外線遮蔽層について説明すると，かかる紫外線遮蔽層は，例えば，紫外線吸収剤を含む組成物による塗布膜から構成することができる。而して，上記の紫外線遮蔽層としては，例えば，紫外線吸収剤の１種ないし２種以上に，ビヒクルとしての結合剤の１種ないし２種以上を添加し，更に，必要ならば，例えば，滑剤，架橋剤，酸化防止剤，紫外線吸収剤，光安定剤，充填剤，強化剤，補強剤，帯電防止剤，難燃剤，耐炎剤，発泡剤，防カビ剤，顔料，その他等の添加剤の１種ないし２種以上を太陽光の透過に影響しない範囲内で任意に添加し・・・塗布ないし印刷することにより塗布膜を形成して紫外線遮蔽層を設けることができる。・・・
【００４３】上記において，紫外線吸収剤としては・・・超微粒子酸化チタン（粒径，０．０１～０．０６μｍ）・・・等の無機系等の紫外線吸収剤の１種ないし２種以上を使用することができる。・・・


【００４４】次に，本発明において，本発明にかかる太陽電池モジュールを構成する耐候性層について更に詳しく説明すると，本発明にかかる太陽電池モジュールを構成する耐候性層としては・・・強靱な樹脂の１種ないし２種以上をビヒクルの主成分とする樹脂組成物による塗布膜により構成することができる。・・・まず，強靱な樹脂の１種ないし２種以上をビヒクルの主成分とし，これに，必要ならば，例えば，塗布膜の加工性，耐熱性，耐光性，耐水性，耐候性，機械的ないし化学的性質，寸法安定性，抗酸化性，滑り性，離形性，難燃性，抗カビ性，電気的特性，その他等を改良，改質する目的で種々のプラスチックの添加剤，例えば，滑剤，架橋剤，酸化防止剤，紫外線吸収剤，光安定剤，充填剤，強化剤，補強剤，帯電防止剤，難燃剤，耐炎剤，発泡剤，防ガビ剤（ママ），着色剤，その他等の添加剤の１種ないし２種以上を太陽光の透過に影響しない範囲内で任意に添加し・・・塗布ないし印刷し，乾燥して塗布膜を形成することができる。・・・【００４５】・・・本発明においては・・・特に，諸堅牢性に優れた特性を有するフッ素系樹脂の１種あいし（ママ）２種以上を使用することが望ましいものである。本発明において，上記のフッ素系樹脂としては，例えば・・・商品名，ルミフロン（登録商標）からなる透明フッ素樹脂（・・・旭硝子株式会社製）等からなるフッ素系樹脂の１種ないし２種以上を使用することができる。」「【００４９】次に，本発明において，上記のような材料等を使用して，本発明にかかる太陽電池モジュールを製造する方法について説明すると，かかる製造法としては，公知の方法，例えば，上記の表面保護層，充填剤層，光起電力素子としての太陽電池素子，充填剤層，および，裏面保護層を順次に積層し，更に，その層上あるいは層間のいずれかに，防汚層，紫外線遮蔽層，または，耐候性層の１層あるいはそれ以上を積層し・・・次いで，これらを，真空吸引等により一体化して加熱圧着するラミネーション法等の通常の成形法を利用し，上記の各層を一体化成形体として加熱圧着成形して，本発明にかかる太陽電池モジュールを製造することができる。・・・」
「【００５１】なお，本発明において，本発明にかかる太陽電池モジュールを製造する方法においては，予め，表面保護層の面に，充填剤層を積層し，表面保護層と充填剤層とからなる積層体を製造し，他方，上記と同様に，充填剤層と裏面保護層とを予め積層してその両者からなる積層体を製造し，次いで，上記の二つの積層体を，その充填剤層の面を対向して重ね合わせ，更に，その層間に，光起電力素子としての太陽電池素子を積層し，更に，その層上あるいは層間のいずれかに，防汚層，紫外線遮蔽層，または，耐候性層の１層あるいはそれ以上を積層し・・・次いで，これらを，真空吸引等により一体化して加熱圧着するラミネーション法等の通常の成形法を利用し，上記の各層を一体成形体として加熱圧着成形して，本発明にかかる太陽電池モジュールを製造することができる。
【００５２】・・・本発明にかかる太陽電池モジュールは，更に，表面保護層および裏面保護層として，蒸着フィルムを使用することにより，水分，酸素ガス等の進入を防止する防湿性を著しく向上させるものである。更にまた・・・防汚層，紫外線遮蔽層，あるいは，耐候性層等を設けることにより，汚染性，耐候性，その他等の特性を著しく向上させるものである。上記ようなことにより，本発明にかかる太陽電池モジュールにおいては，耐候性，耐熱性，耐水性，耐湿性，耐風圧性，耐降雹性，防汚性，その他等の諸特性に優れ，極めて耐久性に富み，その長期的な性能劣化を最小限に抑え，極めて安定性に優れているものである。・・・」
「【００５４】実施例２
（１）．厚さ２００μｍのポリジシクロペンタジエン系樹脂からなる環状ポリオレフィン系樹脂シートを使用し，その一方の面に，０．０３μｍの酸化チタン超微粒子５重量部とエチレン－ビニルアルコール共重合体液（固形分２０％溶液）９５重量部とからなる紫外線吸収剤組成物をグラビアロールコート法を用いてコーティングし，膜厚０．５ｇ／ｍ２（乾燥状態）の紫外線遮蔽層を形成した。更に，上記で形成した紫外線遮蔽層の上にに（ママ），フッ素樹脂塗布液（商品名，ルミフロン，旭硝子株式会社製）を使用し，グラビアロールコート法を用いて，コーティングし，膜厚１０ｇ／ｍ２（乾燥状態）の塗布膜からなる耐候性層を形成した。更に，上記で形成した耐候性層の上に，チタンプロポオキサンドからなる無機系プライマー組成物を使用し，これをグラビアロールコート法を用いて塗布し，膜厚０．３ｇ／ｍ２（乾燥状態）のプライマー層を形成した。次に，上記で形成したプライマー層の面に，粒径０．０３μｍの酸化チタン超微粒子１０重量部とテトラエトキシシラン液９０重量部（固形分２０％）とからなる光触媒塗工液をグラビアロールコート法を用いて塗布し，膜厚１ｇ／ｍ２（乾燥状態）の防汚層を形成した。次に，上記で紫外線遮蔽層，耐候性層，および，防汚層を形成した厚さ２００μｍのポリジシクロペンタジエン系樹脂からなる環状ポリオレフィン系樹脂シートを使用し，これを巻き取り式真空蒸着装置の送り出しロールに装着し，次いで，これをコーティングドラムの上に繰り出して，下記の条件で，アルミニウムを蒸着源に用い，酸素ガスを供給しながら，エレクトロンビーム（ＥＢ）加熱方式による反応真空蒸着法により，上記の環状ポリオレフィン系樹脂シートの他方の面に，膜厚８００Åの酸化アルミニウムの蒸着膜を形成した。・・・


（２）．次に，上記の（１）で製造した酸化アルミニウムの蒸着膜のプラズマ処理面に，ポリウレタン系樹脂の初期縮合物に，エポキシ系のシランカップリング剤（８．０重量％）とブロッキング防止剤（１．０重量％）を添加し，十分に混練してなるプライマー樹脂組成物を使用し，これをグラビアロールコート法により，膜厚０．５ｇ／ｍ２（乾燥状態）になるようにコーティングしてプライマー層を形成した。更に，上記で形成したプライマー層の面に，２液硬化型のウレタン系アンカーコート剤を使用し，これを，上記と同様に，グラビアロールコート法により，膜厚０．１ｇ／ｍ２（乾燥状態）になるようにコーティングしてアンカーコート剤層を形成した。他方，線状低密度ポリエチレン樹脂（ＬＬＤＰＥ）に，紫外線吸収剤としての超微粒子酸化チタン（粒子径，０．０１～０．０６μｍ，３重量％）を添加し，その他，所要の添加剤を添加し，十分に混練して線状低密度ポリエチレン樹脂脂（ママ）組成物を調製した。次に，上記で形成したアンカーコート剤層面に，上記で形成した線状低密度ポリエチレン樹脂組成物を使用し，これを押出機を用いて溶融押し出しして，厚さ４００μｍの線状低密度ポリエチレン樹脂層を押し出しラミネート積層して，防汚層／耐候性層／紫外線遮蔽層／膜厚２００μｍの環状ポリオレフィン系樹脂シート・膜厚８００Åの酸化アルミニウムの蒸着膜／プライマー層／アンカーコート剤層／膜厚４００μｍの線状低密度ポリエチレン樹脂層からなる積層体を製造した。
（３）．次に，上記で製造した積層体を，表面保護層／充填剤層からなる積層体と，裏面保護層／充填剤層からなる積層体との両方に使用し，防汚層／耐候性層／紫外線遮蔽層／膜厚２００μｍの環状ポリオレフィン系樹脂シート・膜厚８００Åの酸化アルミニウムの蒸着膜／プライマー層／アンカーコート剤層／膜厚４００μｍの線状低密度ポリエチレン樹脂層からなる積層体（表面保護層／充填剤層からなる積層体），アモルファスシリコンからなる太陽電池素子を並列に配置した厚さ５０μｍのポリアラミドフィルム，および，膜厚４００μｍの線状低密度ポリエチレン樹脂層／アンカーコート剤層／プライマー層／膜厚８００Åの酸化アルミニウムの蒸着膜・膜厚２００μｍの環状ポリオレフィン系樹脂シートからなる積層体／紫外線遮蔽層／耐候性層／防汚層（充填剤層／裏面保護層からなる積層体）を，その太陽電池素子面を上に向けて，順次に積層し，更に，層間にアクリル系樹脂からなる接着剤層を介して積層して，次いで，真空吸引しながら加熱圧着するラミネーション法を用いて一体化成形して，本発明にかかる太陽電池モジュールを製造した。」
「【００６９】
【発明   の効果   】以上   の説明   で明ら   かなよ   う，本   発明は   ・・・   まず，   表面保   護層，・・・充填剤層，太陽電池素子，充填剤層，および，裏面保護層を順次に積層し，更に，その層上あるいは層間のいずれかに，少なくとも，防汚層，紫外線遮蔽層，または，耐候性層の１層あるいはそれ以上を積層し・・・一体化成形して太陽電池モジュールを製造して，・・・耐候性，耐熱性，耐水性，耐湿性，耐風圧性，耐降雹性，防汚性，その他等の諸特性に優れ，極めて耐久性に富み，その長期的な性能劣化を最小限に抑え，極めて安定性に優れ，長期間の使用に対し極めて優れた信頼性を有し，更に，水分，酸素等の侵入を防止する防湿性を著しく向上させ，かつ，その製造工程を簡略化し，より低コストで安全な太陽電池モジュールを製造し得ることができるというものである。」
イ上記記載によれば，甲１発明２は，太陽電池モジュールに関するものであり，刊行物１の実施例２として記載されている発明である（【０００１】【００５４】）。太陽電池が具備しなければならない特性としては，光エネルギーから電気エネルギーへの変換効率が高いこと，および，長期間の使用に対し信頼性に優れていること等が挙げられるが，上記の条件の総てを充足し得るものはないことから，甲１発明２は，耐候性，耐熱性，耐水性，耐湿性，耐風圧性，耐降雹性，その他等の諸特性に優れ，極めて耐久性に富み，かつ，長期間の使用に対し極めて優れた信頼性を有する太陽電池モジュールを提供することを目的とし（【０００２】ないし【０００４】），「防汚層／プライマー層／耐候性層／紫外線遮蔽層／膜厚２００μｍの環状ポリオレフィン系樹脂シート・膜厚８００Åの酸化アルミニウムの蒸着膜／プライマー層／アンカーコート剤層／膜厚４００μｍの線状低密度ポリエチレン樹脂層からなる積層体（表面保護層／充填剤層からなる積層体），アモルファスシリコンからなる太陽電池素子を並列に配置した厚さ５０μｍのポリアラミドフィルム，および，膜厚４００μｍの線状低密度ポリエチレン樹脂層／アンカーコート剤層／プライマー層／膜厚８００Åの酸化アルミニウムの蒸着膜・膜厚２００μｍの環状ポリオレフィン系樹脂シートからなる積層体／紫外線遮蔽層／耐候性層／プライマー層／防汚層（充填剤層／裏面保護層からなる積層体）を，その太陽電池素子面を上に向けて，順次に積層し，更に，層間にアクリル系樹脂からなる接着剤層を介して積層して，次いで，真空吸引しながら加熱圧着するラミネーション法を用いて一体化成形した太陽電池モジュールの裏面保護層であって，紫外線遮蔽層が０．０３μｍの酸化チタン超微粒子５重量部とエチレン－ビニルアルコール共重合体液（固形分２０％溶液）９５重量部とからなる紫外線吸収剤組成物をコーティングして形成されてなり，耐候性層がフッ素樹脂塗布液（商品名，ルミフロン，旭硝子株式会社製）の塗布膜からなる裏面保護層。」を提供するものである（【段落００５４】。なお，下線を付した範囲は，審決が認定した甲１発明２の構成と異なる部分である。）。
(2)本件発明１と甲１発明２の対比
まず，甲１発明２の「膜厚４００μｍの線状低密度ポリエチレン樹脂層からなる積層体」は，本件発明１の「封止剤層」に相当する。
また，甲１発明２の「裏面保護層」は，本件発明１の「バックシート」に相当し，甲１発明２の「膜厚８００Åの酸化アルミニウムの蒸着膜・膜厚２００μｍの環状ポリオレフィン系樹脂シ－トからなる積層体」は，本件発明１の「水不透過性シート」に相当する。
さらに，甲１発明２の「紫外線遮蔽層」，「耐候性層」，「プライマー層」及び「防汚層」は，「塗膜」である点において，本件発明１の「硬化塗膜」と共通する。そうすると，本件発明１と甲１発明２の一致点及び相違点は以下のとおりに認定される。
ア一致点
太陽電池モジュールの封止剤層と反対側の水不透過性シート上に塗膜が形成されてなる太陽電池モジュールのバックシート。
イ相違点
（相違点２－１’）


本件発明１では，塗膜が硬化性官能基含有含フッ素ポリマー塗料の硬化塗膜であるのに対し，甲１発明２は，耐候性層（フッ素樹脂塗布液（商品名，ルミフロン，旭硝子株式会社製）の塗布膜）である点
（相違点２－２’）
本件発明１では，水不透過性シートと硬化塗膜とが直接接着している構成であるのに対し，甲１発明２では，水不透過性シートと耐候性層（フッ素樹脂塗布液の塗布膜）との間に紫外線遮蔽層が存在し，その反対側にプライマー層／防汚層が積層
されている点
（相違点２－３’）
本件発明１では，硬化性官能基含有含フッ素ポリマー塗料の硬化塗膜中に白色顔料又は黒色顔料が分散しているのに対し，甲１発明２では，フッ素樹脂塗布液の塗布膜に白色顔料又は黒色顔料が分散しているか不明である点
(3)相違点に係る構成の容易想到性について
ア相違点２－１’について
甲１発明２の耐候性層である「フッ素樹脂塗布液（商品名，ルミフロン，旭硝子株式会社製）の塗布膜」を，本件発明１の硬化性官能基含有含フッ素ポリマー塗料の硬化塗膜とすることの容易想到性について検討する。(ｱ)まず，被告は，「塗料用フッ素樹脂“ルミフロン”の開発」（乙１）の記載から，ルミフロンの中にはＯＨ価及び酸価が０のものがあり，ＯＨ基（硬化性官能基）を有しないものが存在する旨主張する。
しかし，同記載は，数十あるルミフロンについて，ＯＨ価が０～１５０ｍｇＫＯＨ／ｇポリマーであること，酸価が０～３０ｍｇＫＯＨ／ｇポリマーであることが記載されているにすぎず，実際に，これらの値が０であるルミフロンが存在することが記載されているわけではない。そして，ルミフロンについてのユーザー用技術説明資料である「ＬＵＭＩＦＬＯＮ溶剤可溶型フッ素樹脂ルミフロン    技術資料ＮＯ．１」（甲３７。以下「技術説明資料」という。）には，「このフッ素樹脂は，反応性基を有しており，メラミンやイソシアネートを硬化剤として常温から２５０℃までの広い範囲で硬化させることができます。」（３枚目２行ないし４行）と記載され，「表－１ルミフロンの基本物性」の「ＯＨ価（ｍｇＫＯＨ／ｇｒ）」欄（４枚目）に「４７」又は「５２」と記載されていること，ルミフロンを製造販売している被告の従業員も水酸基（硬化性官能基）を持たないルミフロンを製造販売したことはない旨の陳述書（甲３８）を提出していること，本件明細書（甲１３）に「含フッ素ポリマーに硬化性を与える官能基としては，たとえば水酸基，・・・などがあげられ」（【００２７】）と記載されていることなどからすると，ルミフロンはＯＨ基（ヒドロキシ基，水酸基。以下「ＯＨ基」という。）を有しており，このＯＨ基は本件発明１の「硬化性官能基」に相当すると認められるから，ルミフロンは硬化性官能基含有含フッ素ポリマーであると認められる。(ｲ)次に，   被告は，刊行物１にはルミフロンを硬化させることの示唆はなく，ルミフロンを硬化させることを容易に想到することはできないと主張する。確かに，特開平７－１０９４３５号公報（乙４（【００３８】【００３９】）及び特開平８－１２９２２号公報（乙５【００４３】【００４４】）に，ルミフロン等のフッ素樹脂について「硬化剤と併用する必要性は必ずしもない」などと記載されていることによれば，ルミフロンの使用形態として，常に硬化剤を用いて使用することは認められない。
しかし，「新規な塗料用フッ素樹脂」（防錆管理２７巻８号２３７頁表８。乙２）及び「塗料用ふっ素樹脂“ルミフロン”の特性と応用」（工業材料３１巻５号１００頁表６。乙３）のいずれの文献にも，ルミフロンを硬化（メラミン硬化）させると，硬化剤なしの場合と比べて，サンシャインウェザーメーターを用いた促進耐候性試験における力学的性質（破断強度，伸び）が向上することが記載されていること，原告が作成したルミフロンに関する説明が記載された「ルミフロンエマルション品種」（甲１４）の表４にも，ルミフロンに硬化剤を用いると，用いなかった場合と比べて６０度光沢，鉛筆硬度，耐溶剤性が向上することが記載されていることなどによれば，ルミフロンを硬化させて使用すると各性質の向上が期待できることは，当業者にとって周知の事項であるといえる。
そして，以上に加えて，技術説明資料の配合処方例（５枚目の表－２）についてもルミフロンを硬化させた例しか記載されていないことを含めて考慮すれば，当業者は，甲１発明２のルミフロンを硬化して用いることを容易に想到することができると認められる。
(ｳ)以上によれば，当業者であれば，甲１発明２の耐候性層である「フッ素樹脂塗布液（商品名，ルミフロン，旭硝子株式会社製）の塗布膜」を，本件発明１の硬化性官能基含有含フッ素ポリマー塗料の硬化塗膜として，相違点２－１’に係る構成を容易に想到することができると認められる。
イ相違点２－２’   について
甲１発明２の塗膜について，耐候性層以外の紫外線遮蔽層，プライマー層，防汚層を省略することの容易想到性について検討する。
刊行物１の記載によれば，防汚層，紫外線遮蔽層，又は耐候性層の１層あるいはそれ以上を任意に設けることができる旨の記載がされている一方で（請求項１，【０００８】，【００４９】，【００５１】，【００６９】），これらの任意の１層を設けるに際して特段の条件があることは記載されていない。したがって，刊行物１に接した当業者であれば，甲１発明２において，紫外線遮蔽層，防汚層を省略し（これに伴って必然的にプライマー層も省略される），「裏面保護層」について，「膜厚８００Åの酸化アルミニウムの蒸着膜・膜厚２００μｍの環状ポリオレフィン系樹脂シ－トからなる積層体」に直接接着して「耐候性層」のみを設けること，すなわち水不透過性シートに耐候性層を直接接着している構成を容易に想到することができると認められる。
ウ相違点２－３’について
甲１発明２における「フッ素樹脂塗布液（商品名，ルミフロン，旭硝子株式会社製）の塗布膜」からなる「耐候性層」について，白色顔料又は黒色顔料を分散させることの容易想到性を検討する。


被告は，塗膜への白色顔料の添加について，刊行物１には「太陽光の透過に影響しない範囲で任意に添加」（【００４４】）することが記載されているから塗膜は透明性が担保される必要があり，耐候性層を白色顔料が分散している構成とすることには阻害要因がある，甲１発明２は，表面保護層としても，裏面保護層としても，同じ層構成の積層体を使用するものであって，表面と裏面とで別個の積層体を適用することも，耐候性層を別個の構成とすることも記載されていないことなどから，耐候性層に   白色顔料又は黒色顔料を分散させることを容易に想到することはできない旨主張する。
確かに，刊行物１には，耐候性層に着色剤を任意に添加できることについて，「太陽光の透過に影響しない範囲内で任意に添加し・・・塗布ないし印刷し，乾燥して塗布膜を形成することができる。」（【００４４】）と記載されており，同記載自体は，透明性を害さない限度でのみ耐候性層に着色剤を添加できるという趣旨であると理解される。
しかし，同記載は，太陽電池の素子の表側にある層として用いる場合の耐候性層に関する記載であって，太陽電池素子の裏側にある層として用いる場合に関するものではない。そして，刊行物１には，表面保護層について，「表面保護層としては，太陽光の透過性を有し・・・が必要である。」（【０００９】），「透明性を有し，太陽光の透過性等の観点から好ましい」（【００１３】），「可視光透過率が，９０％以上，好ましくは，９５％以上であって，入射する太陽光を全て透過し，これを吸収する性質を有することが望ましい」（【００１４】）と記載され，表面充填剤層についても，「太陽電池モジュ－ルを構成する表面保護層の下に積層されるものであることから，太陽光が入射し，これを透過する透明性を有することが望ましい」（【００３０】），「充填剤層・・・いずれも，透明性を有し」（【００３１】）と透明性が要求されることが記載されている一方で，裏面保護層については，太陽光の透光性が必要である旨の記載はされておらず，むしろ裏面充填剤については，「表面保護層の下に積層する充填剤層と異なり，必ずも（ママ），透明性を有することを必要としない」（【００３３】），「太陽電池素子の下に使用することから，必ずしも，透明性を有することを要するものではない」（【００３５】）と記載されていること，太陽電池素子の裏側にある層については，必ずしも太陽光の透過性（透明性）は要求されないことは技術常識であること（当事者間に争いがない。）などからすると，当業者であれば，刊行物１の耐候性層を，太陽電池素子の裏側に配置する場合には，耐候性層における着色剤の添加量について「太陽光の透過に影響しない範囲内で」という制約は受けないと理解するものと認められ，刊行物１の実施例に記載されている保護シートが表面保護層又は裏面保護層のいずれに使用されるかにかかわらず，全光線透過率が９０％以上となっていることは上記認定を左右しない。
したがって，刊行物１の「太陽   光の透   過に影   響しな   い範囲   で任意   に添加   」（【００４４】）との記載は，裏面保護層としての耐候性層に白色顔料又は黒色顔料が分散している構成とすることの阻害要因にはならないものと認められる。そして，いずれも本件特許の出願前に頒布された特開２００２－８３９８８号公報（甲６【００４５】），特開２０００－１１４５６５号公報（甲９，請求項７，【００１８】【００１９】【００４０】），特開昭６０－２５０９４６号公報（甲１７，２４３頁左上欄），特開２００５－１４４７１９号公報（甲１８【００１４】），特開２００１－１１１０７７号公報（甲１９【００３０】）によれば，太陽電池のバックシートに意匠性を付与したり，透過した太陽光を光反射あるいは光拡散させて再利用したりするために，白色や黒色等の顔料を添加することは，本件特許の出願当時，当業者にとって周知の事項であると認められる。したがって，甲１発明２において，意匠性や光反射性，光拡散性を付与する等の観点から，「耐候性膜」に任意に添加できるとされる着色剤として白色顔料又は黒色顔料を選択することは，当業者であれば容易になし得ることである。
エ小括
以上によれば，本件発明１は，甲１発明２及び周知の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものである。
(4)審決について
審決は，甲１発明２の認定にあたり，前記(1)イの下線部を付した部分を除いて認定した（各層の形成材料について，紫外線遮蔽層のもののみを認定し，耐候性層，防汚層のものは認定しなかった。）ところ，その内容は，刊行物１【００５４】に記載されている事項であるから，内容として誤りがあるわけではない。しかし，前記(3)イで判示したとおり，刊行物１には，防汚層，紫外線遮蔽層，又は耐候性層のうちいずれか１層のみを設けて他の２層を省略することが記載されているのであるから，上記の「いずれか１層」を本件発明１の「硬化塗膜」とすることが容易想到であると判断することができれば，当該層が本件発明１の「膜厚８００Åの酸化アルミニウムの蒸着膜・膜厚２００μｍの環状ポリオレフィン系樹脂シ－ト」に「直接接着」されることになって，容易想到性が認められることになる。したがって，甲１発明２を認定する際には，紫外線遮蔽層のみならず，検討対象となり得る耐候性層の形成材料等についても認定すべきであり，この点において，過不足のないように認定をしていない審決の認定は誤りであり，その結果，審決は相違点の認定判断を誤ったものである。
(5)被告の主張について
ア被告は，相違点の認定は，発明の技術的課題の解決の観点から，まとまりのある構成を単位として認定すべきであると主張する。
しかし，本件発明１の技術的課題は，前記１のとおり，耐候性等の諸特性に優れ，耐久性に富み，かつ，長期間の使用に対して優れた信頼性を有する太陽電池モジュールを提供することであるものの，前記(2)イで認定した各相違点は，各々独立して容易想到性を判断することができる構成であるから，これらを必ずまとめて認定しなければならないということはできない。
したがって，被告の主張は理由がない。
イ被告は，本件発明１では，   水不透過性シートと硬化性官能基含有含フッ素ポリマー塗料の硬化塗膜が直接接着していることは，本件発明１の重要な特徴の一つであるから，審決が，甲１発明２において，紫外線遮蔽層が充填剤層（封止材層）と直接接触している点を一致点として認定し，その一致点を前提に相違点２を認定した（紫外線遮蔽層を検討対象とした）のであるから審決に誤りはないと主張する。


平成２７年１０月２１日判決言渡
平成２７年（ネ）第１００７４号商標権侵害差止請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成２６年（ワ）第７７１号）
口頭弁論終結日平成２７年９月９日
判     決
控訴人                 興和株式会社訴訟代   理人弁   護士                  北原潤   一同                   江幡奈   歩同                   梶   並   彰一郎被控訴   人                   テバ製   薬株式   会社訴訟代   理人弁   護士                   長沢幸   男同                   笹本   摂同                   向     多美子補佐人弁理士                 小谷   武同                   木村吉   宏同                   長谷川   綱   樹
主     文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人は，別紙標章目録記載の標章を付した薬剤を販売してはならない。３被控訴人は，前項記載の薬剤を廃棄せよ。
第２事案の概要
１事案の要旨
本件は，「ＰＩＴＡＶＡ」の標準文字からなる商標（以下「本件商標」という。）の商標権者である控訴人が，別紙標章目録記載の標章（以下「被告標章」という。）を付した薬剤を販売する被控訴人の行為が控訴人の有する商標権の侵害（商標法３７条２号）に該当する旨主張して，被控訴人に対し，同法３６条１項及び２項に基づき，上記薬剤の販売の差止め及び廃棄を求めた事案である。
控訴人は，原審において，当初は，指定商品を第５類「薬剤」とする別紙商標権目録記載１の商標権（以下「本件商標権」という。）の侵害を請求原因として主張し，被告標章を付した薬剤の販売の差止め及び廃棄を求めていたが，平成２６年１１月１７日に本件商標権の分割の申請をし，本件商標権は，指定商品を第５類「薬剤但し，ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤を除く」とする同目録記載２の商標権と指定商品を第５類「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」とする同目録記載３の商標権（以下「本件分割商標権」という。）に分割されたため（甲１９，２０の１，２），平成２７年２月２７日の原審第５回弁論準備手続期日において，請求原因を本件商標権の侵害から本件分割商標権の侵害に変更する旨の訴えの変更（交換的変更）をした。これに対し被控訴人は，上記訴えの変更について異議を述べた。原判決は，控訴人の上記訴えの変更を適法と認めた上で，①変更後の本件分割商標権の侵害を請求原因とする請求については，被控訴人による被告標章の使用はいわゆる商標的使用に当たらず，また，本件商標は公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標（商標法４条１項７号）に該当し，本件商標の商標登録は，無効審判により無効とされるべきものと認められるから，控訴人は，本件分割商標権を行使することができないとして，控訴人の請求をいずれも棄却し，②変更前の本件商標権の侵害を請求原因とする請求については，被控訴人による被告標章の使用は商標的使用に当たらず，また，本件商標の指定商品のうち，「ピタバスタチンカルシウム」を含有しない薬剤に本件商標を使用した場合には，需要者等が当該薬剤に「ピタバスタチンカルシウム」が含まれると誤認するおそれがあるので，本件商標は「商品の品質」の誤認を生ずるおそれがある商標（同項１６号）に該当し，本件商標の商標登録は無効審判により無効にされるべきものであるから，控訴人は，本件商標権を行使することができないとして，控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は，原判決のうち，上記訴えの変更後の本件分割商標権の侵害を請求原因とする請求を棄却した部分を不服として，本件控訴を提起した。その後，被控訴人は，平成２７年９月９日の当審第１回口頭弁論期日において，上記訴えの変更に異議はない旨述べて，変更前の本件商標権の侵害を請求原因とする請求に係る訴えの取下げに同意した。
２前提事実
次のとおり訂正するほか，原判決「事実及び理由」の第２の２記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)原判決２頁１９行目から３頁５行目までを次のとおり改める。「(2)控訴人は，本件商標について，本件分割商標権（別紙商標権目録記載３参照）を有している。」
(2)原判決３頁２２行目の「原告商標権２」を「本件分割商標権」と改める。
３争点
(1)被告標章が本件商標と類似するか
(2)被告標章の商標法２６条１項６号該当性
(3)被告標章の商標法２６条１項２号該当性
(4)本件分割商標権に係る本件商標の商標登録が無効審判により無効とされるべきものと認められ，又は控訴人による本件分割商標権の行使が権利の濫
用に当たるか
第３争点に関する当事者の主張
１争点(1)（被告標章が本件商標と類似するか）について当事者の主張は，原判決「事実及び理由」の第３の１記載のとおりであるから，これを引用する。
２争点(2)（被告標章の商標法２６条１項６号該当性）について
【被控訴人の主張】
被控訴人の主張は，次のとおり訂正するほか，原判決９頁１４行目から１０頁２０行目までに記載のとおりであるから，これを引用する。原判決１０頁２０行目末尾に行を改めて次のとおり加える。「(2)したがって，被告商品における被告標章の使用は，商標的使用に当たらず，被告標章は商標法２６条１項６号の商標に該当するから，本件分割商標権の効力は，被告標章に及ばない。」
【控訴人の主張】
控訴人の主張は，次のとおり訂正するほか，原判決７頁１９行目から９頁１２行目までに記載のとおりであるから，これを引用する。原判決９頁１２行目末尾に行を改めて次のとおり加える。「(4)この点に関し，原判決は，被告商品の最終の需要者である患者にとっては，被告商品（錠剤）上の表記が販売名であるのか，有効成分の表示であるかについては明確には認識できないともいえるが，患者が被告商品の錠剤の「ピタバ」の表示に触れたときに，ＰＴＰシート等に記載された「ピタバスタチンカルシウム錠」の頭部分の３文字を略記したものであると認識するものと解され，被告商品の錠剤上の「ピタバ」の文字のみにより商品の出所を識別するものとは解されない旨判断した。


しかしながら，錠剤の表示の捉え方は販売名やメーカー名など様々な捉え方があるのであって，患者が錠剤の表示を，「販売名」の表示か，「有効成分」の表示かという二者択一的に見ているという前提で検討している点において原判決の上記判断は誤りであり，また，被告標章は患者において他の商品との識別のために着目されているから，この点においても，原判決の上記判断は誤りである。
(5)以上によれば，被告標章は，商標法２６条１項６号の商標に該当するものとはいえないから，本件分割商標権の効力が被告標章には及ばないとの被控訴人の主張は，理由がない。」
３争点(3)（被告標章の商標法２６条１項２号該当性）について当事者の主張は，次のとおり訂正するほか，原判決１０頁２３行目から１１頁４行目までに記載のとおりであるから，これを引用する。原判決１１頁１行目の「原告商標権２」を「本件分割商標権」と改める。４争点(4)（本件分割商標権に係る本件商標の商標登録が無効審判により無効とされるべきものと認められ，又は控訴人による本件分割商標権の行使が権利の濫用に当たるか）について
【被控訴人の主張】
被控訴人の主張は，次のとおり訂正するほか，原判決１２頁２行目から１６頁４行目までに記載のとおりであるから，これを引用する。(1)原判決１２頁２行目冒頭から末尾までを「(1)    商標法４条１項７号に該当すること」と改める。
(2)原判決１２頁５行目の「原告商標権２」を「本件分割商標権」と改める。(3)原判決１２頁１５行目末尾に行を改めて次のとおり加える。「ウさらに，原判決が述べるように，①控訴人による本件商標に係る商標登録出願が，本件特許権の存続期間満了後，控訴人のライセンシー以外の者による後発医薬品の市場参入を妨げるという不当な目的でされたものであることが推認されるばかりか，②本件商標を指定商品「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」に使用することを控訴人に独占させることは，薬剤の取違え（引いては，誤投与・誤服用による事故）を回避する手段が不当に制約されるおそれを生じさせるものであって，公共の利益に反し，著しく社会的妥当性を欠くと認めるのが相当であるから，本件商標は，「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」（商標法４条１項７号）に該当するというべきである。」
(4)原判決１２頁１６行目の「ウ」を「エ」と，同頁１７行目，同頁１９行目及び同頁２０行目の各「原告商標権２」を「本件分割商標権」とそれぞれ改める。
(5)原判決１２頁２２行目の「(3)」を「(2)」と，同頁２３行目から２４行目にかけての「本件商標権（若しくは原告商標権１）又は原告商標権２」を「本件分割商標権」とそれぞれ改める。
(6)原判決１３頁９行目の「本件商標権又は原告商標権２」を「本件分割商標権」と改める。
(7)原判決１５頁４行目の「本件商標権又は原告商標権１及び原告商標権２」を「本件分割商標権」と改める。
【控訴人の主張】
控訴人の主張は，次のとおり訂正するほか，原判決１６頁１２行目から１８頁５行目までに記載のとおりであるから，これを引用する。(1)原判決１６頁１２行目の「(2)」を「(1)」と改め，同頁１３行目冒頭に「ア」を加え，同頁１７行目末尾に行を改めて次のとおり加える。「イこの点に関し，原判決は，①控訴人による本件商標に係る商標登録出願が，本件特許権の存続期間満了後，控訴人のライセンシー以外の者による後発医薬品の市場参入を妨げるという不当な目的でされたものであることが推認されるばかりか，②本件商標を指定商品「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」に使用することを控訴人に独占させることは，薬剤の取違え（引いては，誤投与・誤服用による事故）を回避する手段が不当に制約されるおそれを生じさせるものであって，公共の利益に反し，著しく社会的妥当性を欠くと認めるのが相当であるから，本件商標は，「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」（商標法４条１項７号）に該当し，本件分割商標権に係る本件商標の商標登録は，無効審判により無効とされるべきもの（同法４６条１項１号）と認められる旨判断した。
しかしながら，原判決の上記判断は，以下のとおり誤りである。
(ア)上記①の点について
製薬会社である控訴人は，平成１７年８月３０日，自ら本件商標を使用する意思をもって，指定商品を薬剤として，本件商標の商標登録出願（以下「本件出願」という。）をし，本件商標権の設定登録を受けたものであり，本件出願日当時において，「ピタバスタチンカルシウム」を「ピタバ」と省略して用いることはなかった。また，同年９月２２日付け薬食審査発第０９２２００１号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知「医療用後発医薬品の承認申請にあたっての販売名の命名に関する留意事項について」（以下「本件厚労省通知」という。）によって後発医薬品の販売名に関する規制がされたが，本件出願は，本件厚労省通知が発出される前に行われており，本件出願日当時，後発医薬品の販売名に関する現在のような規制はなく，後発医薬品メーカーがどのような販売名あるいは錠剤の表示にするかなど予想することはできない状況であった。
したがって，控訴人が，ライセンシー以外の者による後発医薬品の市場参入を妨げる目的で本件出願をしたものではないことは明らかであり，実際，控訴人は「ピタバ」の表示を付した商品のみを問題にしているだけであって，およそ後発医薬品の参入自体を問題にしているわけではない。
(イ)上記②の点について
甲７及び甲２１から明らかなように，薬剤の錠剤に付された表示は，有効成分の名称とは関係のないものがほとんどであって，錠剤に有効成分の名称又はその一部を表示することは一般的でなく，薬剤の取違えを回避するための錠剤の表示としては，様々な表示があるから，有効成分の名称に関する表示をしなければならないという要請はない。本件においても，仮に，有効成分の名称が分かるような表示を錠剤に付したいというのであれば，「ピタバスタチン」と表示すればよいのであって，あえて「ピタバ」と表示する必要性は全くない。実際，本件商標のように，有効成分の名称の一部と共通する文字から成る商標の登録は一般的にされている（甲２２）。
したがって，控訴人が本件商標につき商標権を取得することは，薬剤の取違えを回避する手段を不当に制約することにはならない。
(ウ)小括