イ仮に引用発明として，ＩＧＢＴ４をＭＯＳＦＥＴに，ダイオード５をショットキーダイオードにそれぞれ置き換えたものを想到できたとしても，ＩＧＢＴ４とダイオード５との組合せをＭＯＳＦＥＴとショットキーダイオードの組合せに置換し，さらに，ＳｉＣＭＯＳＦＥＴとＳｉＣショットキーダイオードの組合せに置換した場合，その接続態様がそのまま採用できるとはいえない。シリコンＩＧＢＴ，シリコンＭＯＳＦＥＴ，ＳｉＣＭＯＳＦＥＴでは各々扱う耐圧，電流量，スイッチング速度などが異なり，また，チップの大きさも異なる。さらに，シリコンダイオード，シリコンＳＢＤ，ＳｉＣＳＢＤでも耐圧などが異なる。電力用半導体素子の組合せを変更した場合には，それに合わせて接続方法も変わると考えられる。また，チップサイズが変わればそれに合わせてレイアウトも変わり，ワイヤーボンディングで接続する場合はその角度も変わる。引用発明における接続態様等は任意であり，少なくとも，実施の形態ごとに任意に選択できることは明らかで，ＭＯＳＦＥＴの場合には，オン抵抗の低減やインダクタンスの低減のために，金属線（ボンディングワイヤ）に代わり，金属板（ストラップ）又はリボンによる接続が一般に使用されている。したがって，仮に，引用発明として，ＩＧＢＴをＭＯＳＦＥＴ，さらにＳｉＣＭＯＳＦＥＴに置き換え，ダイオードをショットキーダイオード，さらにＳｉＣショットキーダイオードに置き換えたものを想到できたとしても，電力用半導体素子としてＳｉＣＭＯＳＦＥＴとＳｉＣショットキーダイオードを用いた場合にどのように接続されるのかについて認定することはできないから，本件決定の認定は誤りである。
ウ仮に，引用発明として，図１，図２のＩＧＢＴ４をＳｉＣＭＯＳＦＥＴに，ダイオード５をＳｉＣショットキーダイオードに，それぞれ置き換えたものを認定できるとしても，「ＩＧＢＴ４のエミッタ電極とダイオード５のカソード電極とに電気的に接続された第２の配線パターン３ｂ」（【００１４】）との記載によれば，「ＳｉＣＭＯＳＦＥＴのソース電極とＳｉＣショットキーダイオードのカソード電極と第２の配線パターンとを繋ぐワイヤーボンド」と認定すべきである。引用例図９のＩＧＢＴがｎチャネルであることは，実施の形態１（【００１４】）のＩＧＢＴをｎチャネルと認定する理由とはならず，むしろ，これがｐチャネルであることを許容する記載である。【００１４】の記載は，ｐチャネルＩＧＢＴに関するものと考えれば，何ら矛盾なく解釈できるから，誤記の可能性を議論する余地はなく，【００１４】の記載は，ｐチャネルＩＧＢＴに関するものと解釈する他はない。
ｐチャネルＩＧＢＴをＭＯＳＦＥＴに置き換えることを考えた場合，同じくｐチャネルＭＯＳＦＥＴと置き換えるはずであるから，「その寄生ダイオードが上面となり」というのは誤りである。ｐチャネルＭＯＳＦＥＴにおいては，寄生ダイオードはソース側がカソードとなっているのであるから，引用発明は，「ＳｉＣＭＯＳＦＥＴのソース電極（ＰＮ接合ダイオードのカソード電極）とＳｉＣショットキーダイオードのカソード電極と第２の配線パターンとを繋ぐワイヤーボンド」と認定すべきである。
(2)本件発明１との相違点１の認定・判断の誤りア本件決定は，引用発明においては「前記ＰＮ接合ダイオードの一の電極」及び「前記ショットキーバリアダイオードの一方の電極」がアノードかカソードか不明である点を相違点と認定した。
しかし，引用例には，ＩＧＢＴ４のコレクタ電極とダイオード５のアノード電極とに電気的に接続された第１の配線パターン３ａには，第１の筒状外部端子連通部８ａが接合され，主回路であるＩＧＢＴ４のエミッタ電極とダイオード５のカソード電極とに電気的に接続された第２の配線パターン３ｂには，第２の筒状外部端子連通部８ｂが接続されるとの記載（【００１４】）があり，本件決定は，引用発明として「ＩＧＢＴとダイオードの双方をＭＯＳＦＥＴとショットキーダイオードに置き換えたもの」を認定しているから，ダイオードと置き換えたショットキーダイオードは，アノードが下面に，カソードが上面に位置したものと解され，「ＳｉＣショットキーダイオードの一方の電極」はカソードと認定すべきである。そして，引用発明においては「前記ショットキーバリアダイオードの一方の電極」がカソードである点を，相違点と正しく認定した場合，ＩＧＢＴと置き換えたＳｉＣＭＯＳＦＥＴはｐチャネルであることになるから，カソードをアノードに変更すべき理由はなく，相違点の判断も誤りである。
イ本件決定は，技術常識によりＭＯＳＦＥＴのソース電極側が寄生ダイオードのアノードとなることを前提として，還流を流す際に，ＳｉＣＭＯＳＦＥＴのソース電極と並列に接続したＳｉＣショットキーダイオードのアノード電極とを接続することは，当業者が容易になし得ると判断した。


しかし，ｐチャネル型のＳｉＣＭＯＳＦＥＴでは，ソース電極側が寄生ダイオードのカソードになるから，かかる技術常識は誤りである。仮に，本件決定による相違点１の認定が正しいとした場合，引用発明は，ＳｉＣＭＯＳＦＥＴとＳｉＣショットキーダイオードとの接続関係は不明ということになるところ，引用例には，ＳｉＣＭＯＳＦＥＴとＳｉＣショットキーダイオードとの組合せは記載されておらず，この組合せを採用した場合にどのように配置して接続するのかも記載されていないから，ＳｉＣショットキーダイオードをＳｉＣＭＯＳＦＥＴと並列に接続して還流用に使用することが記載ないし示唆されているとはいえず，引用発明のＳｉＣショットキーダイオードが還流を流すものであることを前提に，相違点を判断したことは誤りである。
(3)本件発明の課題及び効果の判断の遺脱
引用例には，ｐｎ接合ダイオードに電流を流さないとの本件発明の課題及び作用効果について何ら記載されておらず，本件発明と引用発明との課題及び技術思想は大きく異なる。
ＳｉＣＭＯＳＦＥＴでは，寄生ｐｎ接合ダイオードに電流が流れるとオン抵抗が増大するという課題があり，ショットキーバリアダイオードを並列接続してもｐｎ接合ダイオードに電流が流れてしまう現象が生じていたが，本件発明１の構成を採用することによりこの課題を解決したものである。すなわち，第２のワイヤに寄生するインダクタンスによって，ｐｎ接合ダイオードの順方向立ち上がり電圧以上の逆起電力が発生しても，ｐｎ接合ダイオードに電流は流れないという作用効果を奏するのである。また，本件発明３においては，設計の自由度を高めることができる作用効果を奏するとの技術的意義を有する。
本件発明は，新規な課題を解決したものであり，その作用効果は顕著なものであるところ，本件決定は，本件発明の課題及び作用効果についての判断を遺脱しており，この判断遺脱が本件決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
〔被告の主張〕
(1)引用発明の認定の誤り
ア本件決定の引用発明の認定は，主として，引用例図１等に示されているＩＧＢＴ４とＩＧＢＴ４に逆並列に接続されたダイオード５とをワイヤーボンドにより配線パターンに接続する構成において，【００３２】の記載に基づき，ＩＧＢＴ及びダイオードをＭＯＳＦＥＴ及びショットキーダイオードに置き換えるものとして認定したものである。
【００３２】には，「本実施の形態では，電力用半導体素子に，ＩＧＢＴ４とダイオード５が用いられているが，電力用半導体素子は，これに限定されるものではなく，例えば，ＭＯＳＦＥＴやショットキーダイオードでもよく」と記載されており，その後に「本実施の形態では，各電力用半導体素子間や電力用半導体素子と配線パターンとの間の接続，すなわち，配線手段にワイヤーボンド７を用いている」と記載されている。当該記載は総じて「電力用半導体素子」についての記載であり，ＩＧＢＴ４とダイオード５とを個別に「各電力用半導体素子」と呼んでいるのであるから，「電力用半導体素子は」「ＭＯＳＦＥＴやショットキーダイオードでもよく」とは，ＩＧＢＴ４とダイオード５とで構成された回路全体を個別の電力用半導体素子であるＭＯＳＦＥＴに置き換える等の意味ではなく，ＩＧＢＴ４をＭＯＳＦＥＴで置き換えてもよいし，ダイオード５をショットキーダイオードで置き換えてもよい，という意味に解するのが自然である。
また，「ＭＯＳＦＥＴの場合は，ダイオードが逆並列に接続されていなくても良い。」との記載（【００３２】）から，ＩＧＢＴ４をＭＯＳＦＥＴで置き換えた場合は，ダイオード５又はダイオード５を置き換えたショットキーダイオードがＭＯＳＦＥＴに対して逆並列に接続されたものとなるところ，これを前提に「ダイオードが逆並列に接続されていなくても良い」のであって，ＭＯＳＦＥＴの場合は，ダイオード５又はショットキーダイオードが接続されていてもいなくても良いことが記載されているものと解するのが，自然な理解である。【００１３】，【００３２】の記載に加え，トランジスタと逆並列に接続されたダイオードが還流を流すものであることは技術常識であるから（乙１），ＩＧＢＴ４とダイオード５との組合せがダイオード５に還流を流すためであることは，自明である。したがって，本件決定で，ＩＧＢＴ４とダイオード５を組み合わせて用いることが記載されていることを前提として，ＩＧＢＴとＭＯＳＦＥＴとがスイッチングを行う三端子素子である点で共通し，ダイオードとショットキーダイオードが二端子素子である点で共通していることに鑑み，【００３２】の記載が，ＩＧＢＴとダイオードのうちＩＧＢＴをＭＯＳＦＥＴに置き換えたものやダイオードをショットキーダイオードに置き換えたものを含むと解した上，引用発明を認定したことに誤りはない。
本件発明１の「前記第１のワイヤと前記第２のワイヤとが連続的に繋がっており，かつ平面視において両ワイヤのなす角度が鈍角である」に関し，本件明細書には，その技術的意義の記載はない。


他方で，引用発明は，金属回路基板上における，電力用半導体素子，配線パターン，外部端子との接続手段といった「電力用半導体装置」を構成する各要素の配置や構造に特徴を有するものであるといえるから，電力用半導体素子が「ＭＯＳＦＥＴやショットキーダイオード」（【００３２】）でもよい旨の記載は，電力用半導体素子を置き換えても，技術的意義が損なわれないように，元の配置や構造を維持することを前提とし，ＩＧＢＴ４とダイオード５との組合せをＳｉＣＭＯＳＦＥＴとＳｉＣショットキーダイオードの組合せに置換した場合，元の接続態様（ワイヤでの接続，連続的に接続，鈍角など）をそのまま採用する趣旨である。イ「電力用半導体素子の材料としては，一般的なシリコンのほかに，炭化珪素（ＳｉＣ）等のワイドバンドギャップ半導体でも良い。」（【００３２】）との記載についても，電力用半導体素子の材料を当該記載に従って変更しても元の配置や構造を維持することを前提としている。
他方で，電力用半導体素子の材料をＳｉＣに変更することで，チップサイズが比較的小さくなることに伴い，ワイヤーボンドの配置を多少変化させることはあり得るとしても，「ＳｉＣＭＯＳＦＥＴの一の電極とＳｉＣショットキーダイオードの一方の電極とを繋ぐワイヤーボンドの部分と，ＳｉＣショットキーダイオードの一方の電極と第２の配線パターンとを繋ぐワイヤーボンドの部分のなす角度のなす角度が平面視において鈍角である」ことを回避すべき（角度を鋭角等にすべき）事情は見当たらないから，チップサイズは，引用発明の認定を左右するものではない。「配線手段にワイヤーボンド７を用いているが，この方法に限定されるものではない。」（【００３２】）との記載は，電力用半導体素子をＭＯＳＦＥＴやショットキーダイオードとする場合でも，配線手段にワイヤーボンド７を用いることを基本としつつ，それに限定されないとする趣旨であると解するのが自然である。したがって，本件決定が，「ワイヤーボンド」を含むものとして引用発明を認定したことに誤りはない。
ウ「逆並列」（【００１３】，【００３２】）とは，並列に接続されたトランジスタとダイオードを流れる電流の向きが互いに逆向きということである。引用例図９でも，ＩＧＢＴのエミッタの矢印から，逆並列に接続されていることが理解できる。
一方，トランジスタとダイオードを電流の向きが同じになるように並列に接続すると，トランジスタのオンオフにかかわらず，ダイオードを経由して電流が流れ続けることになり，回路として機能しなくなるので，引用例において，「逆並列」の他に「電流の向きが同じ並列」の接続が想定されていると理解することはできない。引用例には，「ＩＧＢＴ４のエミッタ電極とダイオード５のカソード電極とに電気的に接続」して，これらを上面電極としてワイヤーボンド７で接続することが記載されている（【００１４】）ところ，ＩＧＢＴのコレクタからエミッタの向きに電流が流れることを前提とすると，ＩＧＢＴの電流の向きとダイオードの電流の向きが同じことを意味することとなり，この接続では回路として機能しない上，「逆並列」という記載や図９と矛盾する。なお，一般にＩＧＢＴのゲート電極とエミッタ電極は上面に配置されることから，上記記載において，ＩＧＢＴ４のエミッタ電極を上面電極とすることは正しいと考えられる一方，【００１４】のダイオードの「カソード電極」／「アノード電極」は，「アノード電極」／「カソード電極」の誤記と考えられる。
【００１４】の記載が誤記であるにせよ，本件決定の引用発明の認定においては，ダイオードの極性を，アノード，カソードのいずれとも認定していないから，その妥当性が左右されるものではなく，引用発明の認定に誤りはない。(2)本件発明１との相違点１の認定・判断の誤り引用例には，ＩＧＢＴ４のエミッタ電極とダイオード５のカソード電極とを第２の配線パターン３ｂに電気的に接続することが記載されており（【００１４】，図２），ＩＧＢＴ４とダイオード５をそれぞれＳｉＣＭＯＳＦＥＴとショットキーダイオードに置き換えた場合に，両者の電極を電気的に接続することが維持されることが明らかであるから，両者の電極の間には関連があるが，引用例の記載からはそれらの極性を特定することはできないため，本件決定は，引用発明の認定において，ＳｉＣＭＯＳＦＥＴの電極を「一の電極」とし，これに関連させてショットキーダイオードの電極を「一方の電極」としたものである。
他方で，引用例の「実施の形態１」の技術的意義は，電力用半導体素子の極性に依存するものではないから，引用例の図２に，ダイオード５のカソードが上面に位置するものが示されているからといって，ダイオード５をＳｉＣショットキーダイオードに置き換えたものにおける上面に位置する「一方の電極」が必然的にカソードであることにはならないし，引用例にＳｉＣショットキーダイオードの配線手段等が記載されていないからといって，当該「一方の電極」をアノードとすることが困難であることにもならない。
相違点１の認定に関し，カソードとアノードを入れ替えることは，ＳｉＣショットキーダイオードを裏返すだけで実現できることを考慮すると，引用発明のＳｉＣショットキーダイオードの「一方の電極」を「カソード電極」と認定したところで，ショットキーバリアダイオードのアノードに接続することは容易に導出されることであって，容易想到という結論において変わるところはない。また，ＳｉＣショットキーダイオードの上面がカソードであろうとアノードであろうと，効果の点で変わりはない。
引用例には「ＩＧＢＴ４に逆並列に接続されたダイオード５」（【００１３】）及び「ＭＯＳＦＥＴの場合は，ダイオードが逆並列に接続されていなくても良い」（【００３２】）と記載されており，また，トランジスタと逆並列に接続されたダイオードが還流を流すものであることは技術常識であるから，引用発明の「ＳｉＣＭＯＳＦＥＴに並列に接続された２つの電極を有するＳｉＣショットキーダイオード」が還流を流すものであることは，自明である。


したがって，本件決定が，相違点１について，引用発明のＳｉＣショットキーダイオードが還流を流すものであることを前提に，引用発明に，甲４発明の「ＭＯＳＦＥＴとショットキーバリアダイオードを並列に接続して還流を流す際に，ＭＯＳＦＥＴのソースとショットキーバリアダイオードのアノードを接続すること」を適用することは当業者が容易になし得るものと判断したことに誤りはない。また，ｐチャネル型のＭＯＳＦＥＴが存在するとしても，甲３にはｎチャネル・パワーＭＯＳＦＥＴが示されているから，ゲート電極とソース電極を上面に設ける甲３周知技術を採用することは容易とした上で，甲３と同じｎチャネル型のＳｉＣＭＯＳＦＥＴについて，ソース電極とゲート電極を上面に設けたＭＯＳＦＥＴを参酌して，ＭＯＳＦＥＴのソース電極側が寄生ダイオードのアノードになるとした本件決定の判断に矛盾や誤りがあるとはいえない。そもそも，電力用のＭＯＳＦＥＴではｎチャネル型が用いられるから（乙１），当業者は，「電力用半導体装置」である引用発明のＳｉＣＭＯＳＦＥＴとしてはｎチャネル型を想定するはずである。
(3)本件発明の課題及び効果の判断の遺脱
ア特許法２９条２項の要件判断において，出願に係る発明の発明者を基準として容易かどうかの判断が求められているものではないから，発明者が発見した課題を考慮し，発明者が発明に至った思考過程を後追いして，それが容易かどうか判断する必要は必ずしもない。
本件決定は，引用発明から出発して引用例に記載された示唆及び「還流を流す」という機能を実現するために，甲４発明を採用すれば本件発明１が容易に導出できることを論理付けた上で，その結果，本件発明１と同じ構成が容易に得られるものと判断し，効果については，引用発明に，本件明細書に記載されている本件発明１の課題を解決できる効果が内在するものと解されることから「当業者が予測しうるものである」と判断したのであり，判断遺脱はない。
イ引用発明のＳｉＣＭＯＳＦＥＴは実質的に寄生ダイオードを含むものである。引用発明のＳｉＣショットキーダイオードは還流を流すものであるところ，ＳｉＣショットキーバリアダイオードのオン開始電圧は，ＳｉＣＭＯＳＦＥＴの寄生ダイオードのオン開始電圧よりも低いから，ＳｉＣショットキーバリアダイオードに印加される電圧がそのオン開始電圧に達して還流が流れる条件が成立しても，ＳｉＣＭＯＳＦＥＴの寄生ダイオードは，それに印加される電圧がそのオン開始電圧を下回る限りはオフしたままであって電流が流れない。したがって，その間，ＳｉＣＭＯＳＦＥＴの一の電極とＳｉＣショットキーダイオードの一方の電極とを繋ぐワイヤーボンドの部分には電流が流れず，当該電流により発生するワイヤのインダクタンス分の逆起電力は発生しないから，ＳｉＣＭＯＳＦＥＴとＳｉＣショットキーダイオードには等しくＳｉＣショットキーダイオードのオン開始電圧が印加されるだけである。
そして，このような，寄生ダイオードに電流が流れない状態は，ＳｉＣショットキーダイオードの一方の電極と第２の配線パターンとを繋ぐワイヤーボンドの部分のインダクタンスによってどの程度の逆起電力が発生するかにかかわらず維持される。
上記事項は，ＳｉＣショットキーダイオードの極性に関わらず成り立つものであって，ＳｉＣショットキーダイオードの一方の電極をカソードとしてもアノードとしても，何ら変わるところがない。
以上によれば，ワイヤーボンドのインダクタンスによる逆起電力にかかわらずｐｎ接合ダイオードに電流は流れないという作用効果は，引用発明に内在するものである。
２取消事由２（本件発明３の容易想到性の判断の誤り）について
〔原告の主張〕
引用例では，インダクタンスにより生じる逆起電力をどの程度にするかは何ら問題となっておらず，起電力が２．０Ｖ以上になっても，ｐｎ接合ダイオードに電流が流れるのを抑制できるとの知見についての記載もない。よって，仮に，ＭＯＳＦＥＴに寄生するｐｎ接合ダイオードに電流が流れないようにしようとすると，起電力が２．０Ｖ以下となるようにするはずである。本件決定は，本件発明３の技術的意義を考慮することなく相違点２の判断を行っており，誤りである。
〔被告の主張〕


本件明細書には，「インダクタンスにより生じる起電力が２．０Ｖ以上の場合に，この発明による実質的な効果が得られる」旨の記載があり（【００１３】），「前記ショットキーバリアダイオードと前記出力線との間のインダクタンスにより生じる逆起電力が２．０Ｖ以上」であることの技術的意義は，「ショットキーバリアダイオードと前記出力線との間のインダクタンスにより生じる逆起電力」を，ｐｎ接合ダイオードの順方向立ち上がり電圧以上とすることであるものと解される。しかしながら，「ユニポーラデバイスと出力線との間のインダクタンス」を「インダクタンスＬ４」や「インダクタンスＬ６」として含む電力回路において，「全てのＭＯＳＦＥＴ１１～１４がオフ状態」である際に「第２のＰＮ接合ダイオード１２ａ」等に「電流が流れない」とされているものの，当該回路の電流経路には「電源１５」や「負荷１６」といった他の電圧源（負荷については，そのインダクタンスにより生じる逆起電力）も存在するから，「第２のＰＮ接合ダイオード１２ａ」等に電流が流れるか否かは，「ショットキーバリアダイオードと前記出力線との間のインダクタンスにより生じる逆起電力」のみで決まるものではない。したがって，「ユニポーラデバイスと出力線との間のインダクタンスにより生じる起電力」が「ＰＮ接合ダイオードの順方向立ち上がり電圧」以上の場合に，「この発明による実質的な効果が得られる」とは必ずしもいえないから，本件発明３の「ショットキーバリアダイオードと前記出力線との間のインダクタンスにより生じる逆起電力」の下限値である「２．０Ｖ」に，臨界的意義はないものと解される。引用例には電源や負荷についての明記はないものの，引用発明の電力用半導体装置が適用される電力回路は，当然，電源や負荷が接続されるものと解され，また，引用例には，引用発明の「ＳｉＣショットキーダイオードの一方の電極と第２の配線パターンとを繋ぐワイヤーボンドの部分」のインダクタンスをどの程度とすべきかについて記載されていないものの，ワイヤーボンドの長さを確保する観点から，ある程度大きな値とすることが許容されるものと解される。「インダクタンスにより生じる逆起電力」は電流変化量に依存し，電流変化量は電力用半導体装置が適用される電力回路（電源や負荷）にも依存する（乙１）から，電源や負荷に関しての限定がない引用発明の動作について，ワイヤーボンドのインダクタンスが比較的大きいことから，逆起電力が「２．０Ｖ」といった特定の数値以上になることも想定できる。
以上によれば，「ショットキーバリアダイオードと前記出力線との間のインダクタンスにより生じる逆起電力」の下限値を「２．０Ｖ」とすることは，当業者が適宜なし得たものである。
第４当裁判所の判断
１本件発明について
本件発明の特徴は，以下のとおりである（本文中に引用する本件明細書の図面は，別紙１本件明細書図面目録記載のとおりである。）。
(1)利用分野
この発明は，インバータ回路，コンバータ回路等の電子回路に用いられる半導体デバイスに関する。(【０００１】)
(2)従来の技術及び課題
従来，ＭＯＳＦＥＴに寄生するＰＮ接合ダイオード（ボディダイオード）に電流が流れるのを防止するために，動作電圧がＰＮ接合ダイオードより低いショットキーバリアダイオードを，ＰＮ接合ダイオードに並列接続する回路構成が提案されている。(【０００３】，【０００４】)
しかし，この回路構成においても，ショットキーバリアダイオードに電流が流れ始めると，ショットキーバリアダイオードを通る電流経路の寄生インダクタンスにより逆起電力が発生し，この逆起電力がショットキーバリアダイオードに並列接続されているＰＮ接合ダイオードの順方向立ち上がり電圧に達すると，このＰＮ接合ダイオードに電流が流れてしまうという現象が生じる問題があった。（【０００６】）この発明の目的は，ＰＮ接合ダイオードに電流が流れるのを抑制できるように構成された半導体デバイスを提供することである。(【０００７】)
(3)課題を解決するための手段
この発明の第１の半導体デバイスは，ＰＮ接合ダイオードを含むＭＯＳＦＥＴと，前記ＭＯＳＦＥＴに並列に接続され，前記ＰＮ接合ダイオードよりも動作電圧が低く，２つの端子を有するユニポーラデバイスと，前記ＭＯＳＦＥＴおよび前記ユニポーラデバイスに接続された出力線と，前記ＰＮ接合ダイオードのアノードを前記ユニポーラデバイスの一方の端子に接続する第１のワイヤと，前記ユニポーラデバイスの前記一方の端子を前記出力線に接続する第２のワイヤとを含んでいる。そして，前記第１のワイヤと前記第２のワイヤとが連続的に繋がっており，かつ両ワイヤのなす角度が鈍角である。(【０００８】)
(4)作用及び効果
ユニポーラデバイスに電流が流れると，ユニポーラデバイスの一方の端子と出力線との間のインダクタンスによって，逆起電力が発生する。しかし，ＰＮ接合ダイオードのアノードは第１のワイヤによってユニポーラデバイスの一方の端子に接続されているため，ＰＮ接合ダイオード（ＭＯＳＦＥＴ）には，ユニポーラデバイスの動作電圧に相当する電圧がバイポーラデバイスにかかるに過ぎない。ＰＮ接合ダイオードの動作電圧は，ユニポーラデバイスの動作電圧より低いので，ＰＮ接合ダイオードに電流は流れない。このため，ＰＮ接合ダイオード（ＭＯＳＦＥＴ）に結晶欠陥部が存在していたとしても，結晶欠陥部が拡大するのを抑制できる。(【００
１０】)
(5)実施形態
図１は，本発明の第１の実施形態に係るインバータ回路１を示す電気回路図である。インバータ回路１は，第１のモジュール２と第２のモジュール３とを含み，第１のモジュール２は，第１電源端子４１と，第２電源端子４３と，２つのゲート端子４４，４５，と，出力端子４２とを備え，モジュール２の第１電源端子４１は第１出力線１７を介して電源１５（直流電源）の正極端子に接続され，モジュール２の出力端子４２は第２出力線１８を介して誘導性の負荷１６が接続され，モジュール２の第２電源端子４３は第３出力線１９を介して電源１５の負極端子に接続され，モジュール２のゲート端子４４，４５には制御ユニットが接続される。（【００２４】）


第１のモジュール２は，ハイサイドの第１のＭＯＳＦＥＴ１１と，それに直列に接続されたローサイドの第２のＭＯＳＦＥＴ１２とを含み，ＭＯＳＦＥＴ１１，１２は，第１のＰＮ接合ダイオード（ボディダイオード）１１ａおよび第２のＰＮ接合ダイオード１２ａをそれぞれ内蔵している。各ＰＮ接合ダイオード１１ａ，１２ａのアノードは対応するＭＯＳＦＥＴ１１，１２のソースに電気的に接続され，そのカソードは対応するＭＯＳＦＥＴ１１，１２のドレインに電気的に接続されている。（【００２５】）
ＭＯＳＦＥＴ１１，１２には，ユニポーラデバイスである第１のショットキーバリアダイオード２１および第２のショットキーバリアダイオード２２がそれぞれ並列に接続されている。つまり，バイポーラデバイスであるＰＮ接合ダイオード１１ａ，１２ａに，ユニポーラデバイスであるショットキーバリアダイオード２１，２２が並列に接続されている。（【００２６】）
第１のＭＯＳＦＥＴ１１のドレインは第１のモジュール２の第１電源端子４１に接続され，第１のショットキーバリアダイオード２１のカソードは第１のＭＯＳＦＥＴ１１のドレイン（第１のＰＮ接合ダイオード１１ａのカソード）に接続され，第１のＭＯＳＦＥＴ１１のソース（第１のＰＮ接合ダイオード１１ａのアノード）は，接続金属部材３１を介して，第１のショットキーバリアダイオード２１のアノードに接続され，第１のショットキーバリアダイオード２１のアノードは，別の接続金属部材３２を介して，第１のモジュール２の出力端子４２に接続されている。つまり，第１のショットキーバリアダイオード２１のアノードは，接続金属部材３２を介して，第２出力線１８に接続されている。接続金属部材３１，３２には，インダクタンスＬ１，Ｌ２がそれぞれ寄生している。（【００２７】）第１～第４のＭＯＳＦＥＴ１１～１４は，たとえば，ＳｉＣデバイスである。各ショットキーバリアダイオード２１～２４の順方向立ち上がり電圧Ｖｆ１は，各ＰＮ接合ダイオード１１ａ～１４ａの順方向立ち上がり電圧Ｖｆ２より低く，各ＰＮ接合ダイオード１１ａ～１４ａの順方向立ち上がり電圧Ｖｆ２はたとえば２．０Ｖであり，各ショットキーバリアダイオード２１～２４の順方向立ち上がり電圧Ｖｆ１はたとえば１．０Ｖである。（【００３２】）
２取消事由１（本件発明１の容易想到性の判断の誤り）について
(1)引用発明の認定の誤りについて
ア引用例の記載
引用例には，おおむね，以下の事項が開示されている（本文中に引用する図面は，別紙２引用例図面目録記載のとおりである。）。
(ア)技術分野
本発明は，生産性に優れたトランスファーモールドによる樹脂封止型の電力用半導体装置に関し，特に，小型で大電流化を実現するとともに，信頼性に優れたトランスファーモールドによる樹脂封止型の電力用半導体装置に関する。（【０００１】）
(イ)背景技術
大電流，高電圧で動作するとともに，動作に伴う発熱を外部に効率良く逃がす電力用半導体装置として，放熱板となる金属板に絶縁層としてのセラミック板を介して配線パターンが形成された基板に電力用半導体素子を搭載し，シリコーンゲルを介して熱硬化性樹脂で注型された電力用半導体装置がある。（【０００２】）
(ウ)実施の形態１
図１は，本発明の実施の形態１に係る電力用半導体装置における回路基板上のトランスファーモールド樹脂を除いた状態の平面模式図である。図２は，図１に示す電力用半導体装置において回路基板上にトランスファーモールド樹脂がある状態でのＡ－Ａ断面の模式図である。
図１と図２とに示すように，本実施の形態の電力用半導体装置１００は，金属放熱板１の一方の面に樹脂絶縁層２を設け，この樹脂絶縁層２における金属放熱板１が接合された面と対向する面に配線パターンを設けて形成した金属回路基板が用いられている。配線パターン上には，電力用半導体素子である，ＩＧＢＴ４とＩＧＢＴ４に逆並列に接続されたダイオード５とが搭載され，配線パターンとはんだ６等により電気的に接続されている。また，ＩＧＢＴ４とダイオード５との上面電極は，配線手段であるワイヤーボンド７により，対応する配線パターンと電気的に接続されている。（【００１３】）
配線パターンには筒状外部端子連通部が，配線パターンに対して略垂直に接合されている。


具体的には，主回路であるＩＧＢＴ４のコレクタ電極とダイオード５のアノード電極とに電気的に接続された第１の配線パターン３ａには，第１の筒状外部端子連通部８ａが接合され，主回路であるＩＧＢＴ４のエミッタ電極とダイオード５のカソード電極とに電気的に接続された第２の配線パターン３ｂには，第２の筒状外部端子連通部８ｂが接続され，制御回路であるＩＧＢＴ４のゲート電極に電気的に接続された第３の配線パターン３ｃには，第３の筒状外部端子連通部８ｃが接合され，制御回路であるＩＧＢＴ４のエミッタ電極のみと電気的に接続された第４の配線パターン３ｄには，第４の筒状外部端子連通部８ｄが接合されている。（【００１４】）次に，配線パターン上の所定の場所に設けられた素子搭載部に電力用半導体素子であるＩＧＢＴ４およびダイオード５を，そして，配線パターン上の所定の場所に設けられる筒状外部端子連通部接合部に筒状外部端子連通部を，各々はんだ６を用いて接合する。具体的には，ＩＧＢＴ４とダイオード５と第１の筒状外部端子連通部８ａとは第１の配線パターン３ａに，第２の筒状外部端子連通部８ｂは第２の配線パターン３ｂに，各々接合する。そして，制御回路につながる第３の筒状外部端子連通部８ｃと第４の筒状外部端子連通部８ｄとは，各々第３の配線パターン３ｃと第４の配線パターン３ｄとに接合する。（【００２４】）そして，配線パターンとＩＧＢＴ４との間，ＩＧＢＴ４とダイオード５との間，ダイオード５と配線パターンとの間，の各間の導通が必要な箇所をアルミニウムのワイヤーボンド７で接続する。
次に，ワイヤーボンディングされた電力用半導体素子と筒状外部端子連通部とを搭載した金属回路基板は，金型にセットされ，トランスファーモールド法により，例えば，シリカ粉末が充填されたエポキシ樹脂系トランスファーモールド樹脂９で封止して，電力用半導体装置を完成する。（【００２５】）本実施の形態では，電力用半導体素子に，ＩＧＢＴ４とダイオード５が用いられているが，電力用半導体素子は，これに限定されるものではなく，例えば，ＭＯＳＦＥＴやショットキーダイオードでもよく，またＭＯＳＦＥＴの場合は，ダイオードが逆並列に接続されていなくても良い。また，電力用半導体素子の材料としては，一般的なシリコンのほかに，炭化珪素（ＳｉＣ）等のワイドバンドギャップ半導体でも良い。
また，本実施の形態では，各電力用半導体素子間や電力用半導体素子と配線パターンとの間の接続，すなわち，配線手段にワイヤーボンド７を用いているが，この方法に限定されるものではない。
また，本実施の形態では，金属回路基板を用いているが，例えば，高熱伝導絶縁層であるセラミック板と，セラミック板の一方の面に設けられた銅箔の配線パターンと，セラミック板の他方の面に設けられた銅箔の金属放熱板からなるセラミック基板を用いても良い。（【００３２】）
図１及び図２には，ＩＧＢＴ４の上面電極及びダイオード５の上面電極が，ワイヤーボンド７を介して，第２の配線パターン３ｂに電気的に接続されていることが記載されていると認められる。
図１には，ＩＧＢＴ４の上面電極とダイオード５の上面電極とを繋ぐワイヤーボンド７の部分と，ダイオード５の上面電極と第２の配線パターン３ｂとを繋ぐワイヤーボンド７の部分のなす角度が平面視において鈍角であることが記載されていると認められる。
イ引用発明の認定について
(ア)引用例【００３２】の「ＭＯＳＦＥＴの場合は，ダイオードが逆並列に接続されていなくても良い」との記載から，ＭＯＳＦＥＴとダイオードとが逆並列に接続されている構成が排除されると読むことはできず，引用例にはかかる構成を排除するとの記載や示唆はない。よって，引用発明において，ＭＯＳＦＥＴとダイオードとが逆並列に接続されている構成も許容されると解される。そして，ＩＧＢＴとＳｉＣＭＯＳＦＥＴとは，スイッチングを行う三端子素子である点で共通しており，ダイオードとショットキーバリアダイオードは二端子素子である点で共通していることに照らせば，【００３２】には，ＩＧＢＴとダイオードを用いた電力用半導体素子の他に，ＳｉＣＭＯＳＦＥＴを用いたもの，ショットキーバリアダイオードを用いたもの，ＳｉＣＭＯＳＦＥＴとショットキーバリアダイオードとを用いたものなどの形態についても，記載されていると認められる。(イ)もっとも，引用例には，ＩＧＢＴ４とダイオード５との組合せに換えて，ＳｉＣＭＯＳＦＥＴとショットキーバリアダイオードとの組合せとする際に，ＩＧＢＴのどの電極とＳｉＣＭＯＳＦＥＴのどの電極とを対応付け，ダイオードのどの電極とショットキーバリアダイオードのどの電極とを対応付けて置換するかについては明記されていない。
しかし，引用例におけるＩＧＢＴ４及びダイオード５の組合せは，「ＩＧＢＴ４のコレクタ電極とダイオード５のアノード電極とに電気的に接続された第１の配線パターン３ａ」がＩＧＢＴ４とダイオード５の下面にあり，「ＩＧＢＴ４のエミッタ電極とダイオード５のカソード電極とに電気的に接続された第２の配線パターン３ｂ」が，ＩＧＢＴ４とダイオード５の上面をつなぐワイヤーボンド７と接続していることから（【００１３】，【００１４】，図１，２），ＩＧＢＴの上面に配置される電極がゲート電極とエミッタ電極で，下面に配置される電極がコレクタ電極であり，上面に配置されるダイオードの電極がカソード電極で，下面に配置される電極がアノード電極であると認められる。


また，ＩＧＢＴ４とダイオード５は逆並列に接続され（【００１４】），ダイオードに流れる順電流の向きは，下面に配置されたアノード電極から上面に配置されたカソード電極への向きであることは，当事者間に争いがない。このことに鑑みると，ＩＧＢＴ４に流れる電流の方向は，上面に配置されたエミッタ電極から下面に配置されたコレクタ電極の向きであると認められる。このように，エミッタ電極からコレクタ電極に向かって電流が流れるＩＧＢＴは，ｐチャネル型のＩＧＢＴであるから，引用例のＩＧＢＴ４は，ｐチャネル型のＩＧＢＴであると解される。引用例１では，ＩＧＢＴ４の上面のエミッタ電極とダイオード５のカソード電極とに電気的に接続された第２の配線パターン３ｂから，ワイヤーボンド７を介して，ＩＧＢＴ４の下面のコレクタ電極とダイオード５のアノード電極とに電気的に接続された第１の配線パターン３ａに流れる電流を，制御回路であるＩＧＢＴ４のゲート電極に電気的に接続された第３の配線パターン３ｃに入力された信号に基づいてスイッチングする動作が行われる（【００１４】，【００２４】，【００２５】）。そして，ＩＧＢＴ４とダイオード５との組合せを，ＳｉＣＭＯＳＦＥＴとショットキーバリアダイオードとの組合せに置き換える場合に，動作を異ならせる理由はないから，ＩＧＢＴ４については，上面にゲート電極とソース電極が配置され，下面にドレイン電極が配置されるｐチャネル型のＳｉＣＭＯＳＦＥＴで置き換え，ダイオード５については，上面にカソード電極が配置され，下面にアノード電極が配置されるショットキーバリアダイオードで置き換えるようにすると考えられる。ｐチャネル型のＳｉＣＭＯＳＦＥＴにおける電流の流れる向きは，ソース電極からドレイン電極への向きであるから，このＳｉＣＭＯＳＦＥＴに寄生するｐｎ接合ダイオードとＳｉＣＭＯＳＦＥＴとの接続は，ＳｉＣＭＯＳＦＥＴのソース電極とｐｎ接合ダイオードのカソード電極とが接続され，ＳｉＣＭＯＳＦＥＴのドレイン電極とｐｎ接合ダイオードのアノード電極とが接続されることになる。したがって，このような置換えが行われる場合，第１のワイヤが接続されるｐｎ接合ダイオードの一の電極及びショットキーバリアダイオードの一方の電極はいずれもカソード電極となると解される。
(ウ)以上によれば，引用例には，「ＳｉＣを半導体材料とするＳｉＣＭＯＳＦＥＴと，ＳｉＣＭＯＳＦＥＴに並列に接続された２つの電極を有するＳｉＣショットキーダイオードと，ＳｉＣＭＯＳＦＥＴ及びＳｉＣショットキーダイオードに接続された第２の配線パターンと，ＳｉＣＭＯＳＦＥＴのソース電極とＳｉＣショットキーダイオードのカソード電極と第２の配線パターンとを繋ぐワイヤーボンドとを含み，ＳｉＣＭＯＳＦＥＴのソース電極とＳｉＣショットキーダイオードのカソード電極とを繋ぐワイヤーボンドの部分と，ＳｉＣショットキーダイオードのカソード電極と第２の配線パターンとを繋ぐワイヤーボンドの部分のなす角度が平面視において鈍角である，電力用半導体装置。」との発明（以下「引用発明Ａ」という。）が記載されているものと認められる。よって，ＳｉＣＭＯＳＦＥＴの一の電極とＳｉＣショットキーダイオードの一方の電極がいずれも不明であるとした本件決定の認定には，誤りがあるというべきである。
ウ被告の主張について
被告は，「ＩＧＢＴ４のエミッタ電極とダイオード５のカソード電極とに電気的に接続」して，これらを上面電極としてワイヤーボンド７で接続する（【００１４】）との記載について，一般にＩＧＢＴのゲート電極とエミッタ電極は上面に配置されることから，ＩＧＢＴ４のエミッタ電極を上面電極とすることは正しいと考えられる一方，「ダイオード５のカソード電極」の「カソード電極」は「アノード電極」の誤記と考えられ，「カソード電極」と認定することはできず，ＩＧＢＴ４とダイオード５を置き換えたＳｉＣＭＯＳＦＥＴとショットキーダイオードの電極の極性は，引用例の記載から特定できない旨主張する。


しかし，①特開２００４－６５２０号（甲２９）の，実施例２のｎチャネルＩＧＢＴ，実施例４のｐチャネルＩＧＢＴが，いずれも，「ＭＯＳに比べ動作周波数は低いものの高耐圧，大電流領域で使用される為，低オン電圧，低スイッチング損失による素子寿命向上が可能となる」（【００２９】，【００３５】，図３，５）との記載，②特開平４－３０４７６号（甲３０）の「以上の実施例はｎチャネルＩＧＢＴについて述べたが，導電型を入れ換えたｐチャネルＩＧＢＴでも同様に実施でき，同様の効果を得ることができる」（３頁右下欄１０～１３行目）との記載，③特開平６－６９５０９号（甲３１）の「前述の実施例では，Ｎチャネル型ＩＧＢＴについて説明したが，本発明ではＰチャネルを用いることもできる」（【００３１】）との記載，④特開平１０－５０９９３号（甲３２）の「同実施形態にあっては，この発明にかかる電流検出機能付き半導体装置をｎチャネルＩＧＢＴに適用した場合について示したが，ｐチャネルＩＧＢＴについても同様に適用できることは云うまでもない」（【００４０】）との記載にも照らすなら，ＩＧＢＴには，コレクタ電極からエミッタ電極に電流が流れるｎチャネル型だけではなく，エミッタ電極からコレクタ電極に電流が流れるｐチャネル型も存在することが認められる。そうすると，ＩＧＢＴ４のコレクタ電極とダイオード５のアノード電極が接続され，ＩＧＢＴ４のエミッタ電極とダイオード５のカソード電極が接続される構成も存在する以上，「ダイオード５のカソード電極」（【００１４】）の「カソード電極」を「アノード電極」の誤記と解することはできず，他に誤記と解すべき根拠はない。そして，ダイオード５の極性がカソード電極である以上，ＩＧＢＴ４とダイオード５を置き換えたＳｉＣＭＯＳＦＥＴとショットキーダイオードの電極の極性は認定できるから，ＳｉＣＭＯＳＦＥＴの一の電極とＳｉＣショットキーダイオードの一方の電極が不明であるとはいえず，被告の主張は採用できない。(2)本件発明１と引用発明Ａとの一致点及び相違点について本件発明１と前記認定の引用発明Ａとを対比すると，本件決定の認定した，本件発明１と引用発明との一致点（前記第２の３(2)イ）と同様の点において一致するとともに，以下の点において，相違する。
本件発明１においては，「前記ＰＮ接合ダイオードの一の電極」がアノードであり，かつ「前記ショットキーバリアダイオードの一方の電極」がアノードであるのに対し，引用発明Ａにおいては「前記ＰＮ接合ダイオードの一の電極」及び「前記ショットキーバリアダイオードの一方の電極」がカソードである点（相違点１’）。
(3)本件発明１の容易想到性について
ア容易想到性の判断
(ア)引用発明Ａでは，第１のワイヤが接続されるｐｎ接合ダイオードの一の電極及びショットキーバリアダイオードの一方の電極は，いずれもカソード電極となる。
そして，引用例には，ＩＧＢＴ４とダイオード５との組合せを，ＳｉＣＭＯＳＦＥＴとショットキーバリアダイオードとの組合せに置き換える場合，置換えの前後で動作を異ならせる旨の記載や示唆はない。
また，引用発明Ａは，「トランスファーモールド樹脂で封止した電力用半導体装置には，主端子に大電流を流すことができるブスバーの外部配線が，ねじ止めやはんだ付けで固定されるため，電力用半導体装置の組み立て時において，主端子部におおきな応力が働き，この応力により，主端子の外側面とトランスファーモールド樹脂との接着面に隙間が発生したり，トランスファーモールド樹脂本体に微細なクラックが発生する等の不具合を主端子部に生じ，電力用半導体装置の歩留まりが低くなり生産性が低下するとともに，信頼性も低下する」ことを課題とし，「トランスファーモールド樹脂により封止された電力用半導体装置であって，主回路に接続される主端子に大電流を流すことのできる外部配線を接続しても，外部配線の接続により主端子部に発生する不良を低減でき，歩留まりが高く生産性に優れるとともに，信頼性の高い電力用半導体装置を提供すること」を目的とする発明であって（【０００７】，【０００８】），この目的を達成することと，ＳｉＣＭＯＳＦＥＴの型や並列接続するショットキーバリアダイオードの接続方向を変更することは，無関係である。
したがって，当業者が，引用発明Ａにおいて，上記目的を達成するために，「前記ＰＮ接合ダイオードの一の電極」及び「前記ショットキーバリアダイオードの一方の電極」をカソード電極からアノード電極に変更する動機付けがあるとはいえないから，相違点１’に係る本件発明１の構成を当事者が容易に想到できたものであるとは認められない。
(イ)さらに，本件発明は，ＭＯＳＦＥＴに寄生しているｐｎ接合ダイオードに電流が流れると，ＭＯＳＦＥＴの結晶欠陥が拡大してデバイス特性が劣化し，特に，ＳｉＣＭＯＳＦＥＴでは，寄生ｐｎ接合ダイオードに電流が流れると，オン抵抗が増大するという課題があったが，ショットキーバリアダイオードを並列接続してもｐｎ接合ダイオードに電流が流れてしまう現象が生じていることから（【０００２】～【０００４】，【０００６】），本件発明１の構成を採用し，第２のワイヤに寄生するインダクタンスによって，ｐｎ接合ダイオードの順方向立ち上がり電圧以上の逆起電力が発生しても，ｐｎ接合ダイオードに電流が流れないようにする（【００１４】）との作用効果を奏するものである。
しかし，引用発明Ａの課題及び目的は，前記(ア)のとおりであり，引用例には，ダイオード５やワイヤーボンド７にインダクタンスが寄生することについての記載や示唆はないことから，引用例に接した当業者が，引用発明Ａに本件発明の作用効果が期待されることを予想できたとはいえない。
(ウ)以上によれば，本件発明１を当業者が容易に想到できたとは認められない。
イ被告の主張について


(ア)被告は，ＳｉＣＭＯＳＦＥＴの制御電極であるゲート電極と同じ面にある電極をワイヤーボンドで繋ぐとの引用例の示唆や，「パワーＭＯＳＦＥＴの構造と応用分野」との文献（甲３）に記載された周知技術を考慮して，引用発明のＭＯＳＦＥＴのソース電極とＳｉＣショットキーダイオードの一方の電極と第２の配線パターンとを繋ぐことは当業者が容易になし得るとした本件決定に誤りはない旨主張する。
甲３文献の図２－１及び図２－２には，パワーＭＯＳＦＥＴにおいて，ソース電極とゲート電極を上面に設けることが記載されており，「ソース電極とゲート電極を上面に設けたＭＯＳＦＥＴ」は，周知技術であると認められる（以下「甲３周知技術」という。）。また，甲３文献には，ｎチャネル型のＭＯＳＦＥＴの開示がある。
しかしながら，甲３文献によっては，ゲート電極とソース電極とを上面に設ける構造のＭＯＳＦＥＴがｎチャネル型であることに限定されるとはいえないから，ソース電極をゲート電極とともに上面に設ける構造のｐチャネル型のＭＯＳＦＥＴが否定されるものではない。
そして，前記の引用発明Ａの課題及び目的（引用例【０００７】，【０００８】）に照らすなら，引用発明Ａの技術的意義は電力用半導体素子の極性に直接依存するものではないから，引用発明ＡのＳｉＣＭＯＳＦＥＴをゲート電極とソース電極とを上面に設ける構造のｎチャネル型のものとすることについての記載や示唆があるとはいえない。
したがって，引用例に甲３周知技術を考慮しても，引用発明ＡのＳｉＣＭＯＳＦＥＴをゲート電極とソース電極とを上面に設ける構造のｎチャネル型のものに変更すべき動機付けはないから，被告の主張は採用できない。(イ)被告は，引用発明のＳｉＣＭＯＳＦＥＴとＳｉＣショットキーダイオードは並列に接続して還流を流すものであるから，技術常識と特開２００９－１８３１１５号公報（甲４）に開示された発明に基づき，ＳｉＣＭＯＳＦＥＴのソース電極とＳｉＣショットキーダイオードのアノード電極を接続することは当業者が容易になし得るとした本件決定に誤りはない旨主張する。
甲４文献には，「ＳｉＣＭＯＳＦＥＴをスイッチング素子として使用する場合は，図３に示すように，ＳｉＣＭＯＳＦＥＴ（１３０）に並列にＳｉＣＳＢＤ（１３２）を接続して還流ダイオードとして使用する構成が検討されている。」（【００１９】）との記載があり，図３には，「ＳｉＣＭＯＳＦＥＴ１３０のソースとＳｉＣＳＢＤ１３２のアノードを接続すること」が記載されており，「ＳｉＣＭＯＳＦＥＴとＳｉＣショットキーバリアダイオードを並列に接続して還流ダイオードとして使用する場合に，ＳｉＣＭＯＳＦＥＴのソースとＳｉＣショットキーバリアダイオードのアノードを接続すること。」との発明（以下「甲４発明」という。）が記載されていることが認められる。
また，①甲４文献には，「ＳｉＣＭＯＳＦＥＴ（１３０）の寄生ダイオード（１３１）を還流ダイオードとして使用」（【００１６】）すること，「ＳｉＣＭＯＳＦＥＴ（１３０）の寄生ダイオード（１３１）と同じ構造のＳｉＣｐｎダイオード」（【００２０】），「ＳｉＣＭＯＳＦＥＴ１３０のソース電極側が寄生ダイオード１３１のアノードとなること」（図２）の記載があること，②特開２００８－０１７２３７号公報（甲６）には，「ＳｉＣ－ＦＥＴに内在するダイオード（ボディダイオード）を還流ダイオードとして用いると，ボディダイオードによるバイポーラ動作によりＳｉＣ半導体装置の結晶劣化が進行する」（【０００２】），「ＳｉＣ－ＦＥＴ１のボディダイオード２」，「ＰＮ接合ダイオードに関するショックレーモデル…及び電荷制御モデル…からＳｉＣ－ＦＥＴ１のボディダイオード２のＯＮ開始電圧ＶＢＤ＿ｔｈを以下の式で示すことが出来る」（【００１１】），ＳｉＣ-ＦＥＴ１のソース電極側がボディダイオード２のアノードとなること（図１）の記載があることによれば，「ＳｉＣＭＯＳＦＥＴはｐｎ接合ダイオードを寄生ダイオードとして含み，ＳｉＣＭＯＳＦＥＴのソース電極側が寄生ダイオードのアノードとなるＳｉＣＭＯＳＦＥＴがあること」は，技術常識と認められる（以下「技術常識１’」という。）。


平成２７年３月２６日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２５年（ワ）第１９４９４号著作権侵害差止等請求事件
口頭弁論の終結の日平成２７年２月１２日
判決
東京都千代田区＜以下略＞
原告     株式会   社新紀   元社
同訴訟代理人弁護士     竹内康   二
小   林   健太郎
同訴訟   復代理   人弁護   士    村上貴   洋
東京都台東区＜以下略＞
被告     株式会社笠倉出版社
同訴訟代理人弁護士     中川康   生
川添大   資
村井   隼
山本卓   典
主文
１被告は，別紙物件目録記載の書籍を印刷，出版，販売又は頒布してはならない。
２被告は，別紙物件目録記載の書籍を廃棄せよ。
３被告は，●（省略）●及びこれに対する平成２６年３月３１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
４原告のその余の請求をいずれも棄却する。
５訴訟費用は，これを２分し，その１を原告の負担とし，その余を被告の負担とする。
６この判決は，第３項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１請求
１主文第１，２項と同旨
２   主位的請求
被告は，原告に対し，７２４８万４６８６円及びこれに対する平成２５年８月３０日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
予備的請求
被告は，原告に対し，２８８６万５０００円及びこれに対する平成２５年８月３０日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，原告が，被告の出版，販売する別紙物件目録記載の書籍（以下「被告書籍」という。）は，原告が出版，販売している「幻想ネーミング辞典」（以下「原告書籍」という。）を複製又は翻案したものであり，被告は原告の著作権（複製権又は翻案権）と著作者人格権（同一性保持権及び氏名表示権）を侵害していると主張して，被告に対し，著作権法（以下「法」という。）１１２条に基づく被告書籍の印刷，出版，販売及び頒布の差止めと廃棄を求めるとともに，著作権及び著作者人格権侵害の不法行為に基づく損害賠償として主位的に損害賠償金７２４８万４６８６円，予備的に損害賠償金２８８６万５０００円並びにこれらに対する不法行為の後であり訴状送達の日の翌日である平成２５年８月３０日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
１前提事実（証拠等を掲記しない事実は，当事者間に争いがない。）
当事者
ア原告は出版社であり，平成２１年８月３１日から原告書籍を発行し，定価１３００円（税抜き）で販売している。
イ被告は出版社であり，平成２３年６月２８日から被告書籍を出版し，定価８４８円（税抜き）で販売している。被告は，被告書籍を制作するに当たり，原告書籍を参照した。
原告書籍
原告書籍は，題号が「幻想ネーミング辞典」であり，体裁がＢ６版２８６頁で，別紙「分類対比表１－１」の「原告書籍」欄のとおり，見出し語を８つの大カテゴリーに分類し，それを更に中カテゴリー及び小カテゴリーに分類して，見開き２頁に，縦に１２の見出し語（日本語。以下も同じ。）を並べ，横にこれに対応する１０か国語（英語，フランス語，イタリア語，ドイツ語，スペイン語，ロシア語，ラテン語，ギリシャ語，アラビア語及び中国語。以下，これらを併せて「１０か国語」という。）とその発音のカタカナ表記（以下，単に「カタカナ表記」という。）を上記の順に１０列１２行に並べ，１行目から１行おきに薄茶色に着色し，各列に罫線を引くなどして行，列ごとに見やすいように掲載したネーミング辞典である。１２３４語の見出し語（以下「原告見出し語」という。）と，１０か国語が合計１万２１５８語収録されていて，冒頭には，カテゴリーを一覧する「目次」と，各ページの見方の説明等からなる「本書について」と題する記載があり，巻末には，原告見出し語及びうち９７語の同義語等（例えば見出し語である「アンクレット」の同義語である「足環」など）の「５０音順索引」と，カタカナ表記を５０音順に並べた「カタカナ逆引き索引」（以下「原告カタカナ索引」という。）が付されている。
具体的な原告見出し語は，別紙「見出し語等比較一覧表」の「原告見出し語等」欄において単語の右側に「○」が付されている１２３４語である。原告書籍は，外国語について，基本的に単数形を用い，男性・女性のどちらにも使える形があればそれを優先するが，ない場合は男性形を使用しており，カタカナ表記はできる限り各国語での発音に近い表記を採用した。
（甲１）
被告書籍


被告書籍は，題号が「幻想世界１１カ国語ネーミング辞典」であり，体裁がＢ６版３０２頁で，別紙「分類対比表１－１」の「被告書籍」欄のとおり，見出し語を５つの大カテゴリーに分類し，それを更に中カテゴリー及び小カテゴリーに分類して，見開き２頁に，縦に１２の見出し語を並べ，横にこれに対応する１１か国語（英語，フランス語，イタリア語，ドイツ語，スペイン語，ポルトガル語，ロシア語，ラテン語，ギリシャ語，アラビア語及び中国語。以下，これらを併せて「１１か国語」という。）とカタカナ表記を上記の順に１１列１２行に並べ，２行目から１行おきにピンク色に着色し，各列に罫線を引くなどして行，列ごとに見やすいように掲載したネーミング辞典である。１２１３語の見出し語（以下「被告見出し語」という。）と，１１か国語が合計１万３４０９語収録されていて，冒頭には，カテゴリーを一覧する「目次」と，「まえがき」及び「この本の使い方」が記載され，辞典部分の数箇所（１０～１１ページ，１４～１５ページ，３４～３５ページ，５６～５７ページ，７０～７１ページ，１２８～１２９ページ，１５２～１５３ページ，１８２～１８３ページ）には挿絵と被告書籍の題名及び英文による書籍説明（以下，これらを併せて「挿絵等」という。）の記載があり，巻末に「ｃｏｌｕｍｎ言霊とマントラ」なるコラムが掲載されているほか，付録として「ヨーロッパ人名対照表」及び「中国語新語・俗語辞典」が掲載され，見出し語の「五十音順索引」とカタカナ表記を５０音順に並べた「カタカナ索引」（以下「被告カタカナ索引」という。）が付されている。具体的な被告見出し語の内容は別紙「見出し語等比較一覧表」の「被告見出し語等」欄において単語の左側に「○」が付されている１２１３語である（ただし，番号９７３の「鈍間（のろま）」は索引における表記であり，見出し語としては「鈍感」である。）。被告書籍は，外国語について，基本的に単数形，男性形を優先しており，カタカナ表記は現代において一般的に用いられるものを採用した。
（甲４）
２争点
原告書籍の著作物性（争点１）
著作権侵害の成否（争点２）
著作者人格権侵害の成否（争点３）
原告の損害（争点４）
３争点に関する当事者の主張
争点１（原告書籍の著作物性）について
（原告の主張）
ア原告が出版する「Ｆ－Ｆｉｌｅｓシリーズ」（人の想像力，創作力及び幻想力を刺激する魔術，神話，ミリタリーなど様々なジャンルについて図解によってわかりやすくかつマニアックに紹介するシリーズ）の読者層（以下「本件読者層」という。）は，ライトノベル，ゲーム，コミックなどに表現される幻想的なフィクションの世界（以下「幻想世界」という。）に強い興味を抱いており，幻想世界を舞台とする同人誌を作成したりゲームをしたりするに当たり，登場するキャラクター，アイテム，都市などに名前を付ける機会が多い。
原告は，このような本件読者層の需要を満たすため，本件読者層が幻想世界の構築に利用することに特化したコンパクトで廉価なネーミング辞典を制作するという編集方針を定めて原告書籍を制作した。イ原告書籍における主たる素材は，原告書籍に収録された原告見出し語であるが，原告は，本件読者層の好みを勘案して，単語の収集，選択を行った。すなわち，①用語集としての性格上必要となる一般的な単語の収集，選択に当たっては，例えば犬については具体的な犬種を挙げないが，鳥については具体的な鳥名を３４種挙げるなどの恣意的な収集，選択を行ったほか，②「破壊」，「裏切り」，「反逆者」，「陳腐」，「醜い」，「悪霊」，「呪い」といったマイナスイメージの単語や，「五芒星」，「煉獄」，「妖術師」といった特徴的な単語を収集，選択し，また，③「四大元素」，「災害」，「幻獣」，「魔法・魔術」，「犯罪」，「武器・防具」等の特徴的なカテゴリーを設けてこれに沿った単語の収集，選択を行った。また，原告書籍における素材の配列について見ると，一般に辞典の類は５０音順に単語が列記されるが，原告は，読者が一定のカテゴリーの枠内において一度に多くの関連する単語の訳語を一覧することができるように，選択した原告見出し語を別紙「分類対比表１－１」の「原告書籍」欄のとおり大，中，小の各カテゴリーに分類して配置し，その際，上記のような従来の用語辞典とは異なる特徴的なカテゴリーを含む幻想世界を構成する諸要素を意識したカテゴリーを採用した。そして，読みやすさを考慮して，見開き２頁の左側に原告見出し語を縦に１２語列記し，その右側に対応する外国語を列記し，各外国語の上部にその音をカタカナで付記し，行ごとに色を変えて１０か国語がグループとして見やすいようにするとともに，特定の言語をグループとして見たときにも見やすいように配慮して，フォント，段組，配色等を整えた。さらに，原告書籍には，本件読者層が「何となく素敵な発音の単語」を探して後からその単語の意味を調べたい場合や，既存の小説やゲームに登場するキャラクターなどの名前の意味を調べたい場合に備え，巻末に各外国語の発音から引く原告カタカナ索引が載録されているが，これは，既存のネーミング辞典にはない独創的なものである。
このように，原告書籍は，本件読者層が好みそうな単語を恣意的に選択し，これらをカテゴリーごとに収録し，検索しやすいように創意工夫を凝らして配列して創作されたネーミング辞典であるから，編集著作物に当たる。
そして，原告書籍は，出版社である原告の編集部の企画に基づきその従業員により職務上作成されたものであるから，原告は，法１５条１項により原告書籍の著作者である。
（被告の主張）
ア平成元年１月２５日に発行された●（省略）●（乙２。以下「乙２書籍」という。）には，幻想世界の設定の手順の中で，「地形」，「気候」，「動・植物」，「歴史」，「社会構造」及び「文化・風習」という６つのカテゴリーが紹介され，幻想世界を設定する上での魔法の位置付け，地形と河川，人間の住める場所の関連性，山，鉱山及び鉱業都市の関連性，森，動物，植物，狩猟民族及び貴族の関連性等が記載されていたから，幻想世界の設定方法とその場合に用いるカテゴリーは，原告書籍が発行される２０年以上前から明らかにされていた。そのため，原告書籍に先行する●（省略）●（乙１。以下「乙１書籍」という。）と幻想世界の設定資料である乙２書籍を参照して幻想世界に関連するネーミング辞典を制作すれば，自ずと原告書籍のような単語の選択及び配列となるのであり，このことは，やはり幻想世界等に関するネーミング辞典である●（省略）●（乙３。以下「乙３書籍」という。）のカテゴリーの分類が原告書籍のそれと類似することからも明らかである。


また，原告見出し語のうち８１１語は乙１書籍にも収録されており，①悪魔，②悪夢，③悪霊，④一角獣，⑤魔王，⑥魔術書，⑦魔女，⑧魔法使い，⑨妖精，⑩狼男，⑪吸血鬼，⑫ケンタウロス，⑬人魚，⑭不死鳥，⑮竜といった幻想世界に関わる単語は乙３書籍にも収録されている。このように，原告書籍における個々の具体的な単語の選択及び配列は，表現の選択の幅が狭い中で，ごくありふれた単語がごくありふれた方法で配列されたものに過ぎないから，原告書籍の素材の選択と配列には創作性がない。
イ本件読者層が好みそうな単語などという曖昧な概念は，見出し語を選択する際の方針や基準としては意味がなく，原告が主張するように素材の選択や配列が恣意的にされたのであれば，選択や配列の結果である表現から特定の個性や特徴が発揮されていることを感得するのが困難となるし，配列に関する原告の主張は，外国語や発音のカタカナ表記の配列又は頁の意匠に関するものに過ぎないのであって，創作性の根拠となるものではない。
争点２（著作権侵害の成否）について
（原告の主張）
ア被告書籍に収録された被告見出し語は，別紙「見出し語等比較一覧表」のとおり，ほとんどが原告見出し語と一致する。原告見出し語と全く対応関係にない単語はわずかに３語のみであるが，そのうち原告書籍で「表」「裏」とあるのが被告書籍で「正面」「背面」という些細な違いがあるのみであるものを除くと，対応関係にない単語はわずか１語となる。これ以外は，完全に一致するか，読み仮名が追加されているか，同じ意味で表記が違うもの等であるに過ぎない。なお，原告書籍及び被告書籍は，いずれも網羅的に単語を収録した辞書ではなく，特定の読者層に向けられた，ある日本語が各国語でどのように表記，発音されているかを俯瞰する用語集であるから，重要なのは日本語における意味であり，日本語において同義であれば，両書籍の収録語が一致すると評価することができるものである。イ被告書籍における素材の配列は，原告書籍と比較するとポルトガル語が加わっただけであり，これを除いた外国語の並び順は原告書籍のそれと同一である。また，被告書籍は，カテゴリー分類から個々の単語の配列まで原告書籍と極めて類似している。例えば，原告書籍１００頁及び１０１頁と被告書籍１１６頁及び１１７頁は，見出し語の順序すら完全に一致しており，原告書籍８頁及び９頁と被告書籍８頁及び９頁，原告書籍１４４頁及び１４５頁と被告書籍１２６頁及び１２７頁，原告書籍１３６頁及び１３７頁と被告書籍１６２頁以降等も同様の配列である。さらに，被告カタカナ索引は，読み替えが省略されている部分があるのを除けば原告カタカナ索引と全く同じである。
ウこのように，被告書籍は，見出し語，配列及び被告カタカナ索引が，原告書籍における見出し語，配列及び原告カタカナ索引とそれぞれ同一又は酷似していて，具体的な表現にわずかな変更が加えられたにとどまるから，原告書籍における表現上の本質的な特徴の同一性が維持されており，かつ原告書籍に依拠して制作されたものであるから，原告書籍の複製又は翻案に当たり，被告は，故意又は過失により原告の複製権又は翻案権を侵害している。
エ被告書籍になく原告書籍のみに収録されている単語は，わずか２４語であり，これは複製であることを糊塗するために原告収録語を部分的に削除したものと考えられるから，両者の実質的同一性に影響を与えない。外国語の表記の違いは，撥音や長音符の有無，濁音等の撥音の仕方が違う程度であり，訳語が異なるものもせいぜい数個程度の訳語から選ぶに過ぎず，創作性に影響しない。
（被告の主張）
ア被告書籍と原告書籍において，たとえ共通する部分があるにしても，それは，ありふれた創作性のない部分が共通するに過ぎない。イ一方，被告書籍と原告書籍とを対比すると，両者は次の点で相違する。被告書籍には原告書籍にある凡例が存しない一方，「まえがき」，「この本の使い方」，「ｃｏｌｕｍｎ言霊とマントラ」，「ヨーロッパ人名対照表」，「中国語新語・俗語辞典」及び挿絵等は被告書籍にしかない。
分類体系について，大，中，小のカテゴリーの個数や細分化の度合いが異なる。
原告書籍中，幻想世界の構築という色合いの強い大カテゴリー「社会」，中カテゴリー「神話・伝統」，小カテゴリー「幻獣」に関する１７２頁及び１７３頁に収録された「不死鳥」，「人魚」，「グリフォン」，「ヒッポグリフ」，「コカトリス」，「マンティコア」，「キマイラ」，「ベヒモス」，「リヴァイアサン」，「巨人」，「トロール」及び「吸血鬼」の１２語は，いずれも被告書籍に収録されておらず，「狼男」，「ケンタウロス」，「竜」も同様である。
被告書籍と原告書籍には，別紙「原告書籍と被告書籍の対比表」のとおり，外国語のカタカナ読みについて１６５３個，外国語の表記について３１０個の相違点がある。
被告書籍ではポルトガル語が収録されているのに対し，原告書籍にはこれがない。
イ原告書籍は，ありふれた単語をありふれた方法で配列したものに過ぎず，前記の相違点も考慮すると，被告書籍に掲載された単語の具体的な選択又は配列から原告書籍の表現上の本質的特徴を直接感得することはできないから，被告書籍は原告書籍の複製にも翻案にも当たらない。
争点３（著作者人格権侵害の成否）について
（原告の主張）
被告は，原告書籍の一部に読み仮名の追加，表記の変更，ポルトガル語の付加，原告索引の読み替えの省略等の変更，切除その他の改変を行い，題号を改変して被告書籍の制作をしたものであるから，故意又は過失により原告が原告書籍について有する同一性保持権を侵害した。
また，被告は，被告書籍に原告の名称を表示していないから，故意又は過失により原告の氏名表示権を侵害した。
（被告の主張）
原告書籍には創作性がないから，著作者人格権侵害は問題とならない。
争点４（原告の損害）について
（原告の主張）
ア著作権侵害に基づく損害
法１１４条２項に基づく主位的主張
ａ被告書籍の印刷部数●（省略）●から被告が見本として自社に取り置いた４０部を控除した●（省略）●に実売率８０％を乗じると，被告書籍の販売部数は●（省略）●となる。
ｂ被告書籍の税込み販売価格８９０円に被告の直接の販売先である取次業者への卸値の割合である卸正味●（省略）●を乗じると，被告書籍１部当たりの売上金額は●（省略）●円となる。
ｃ控除対象となる経費は，●（省略）●円であり，営業経費は固定費であるから控除すべきではない。


ｄしたがって，被告が侵害の行為により受けた利益の額は，●（省略）●であり，同額が原告の損害額と推定される。
なお，●（省略）●となる。
ｅ原告は，原告書籍を含む原告が出版する書籍をコンビニエンスストア（以下「ＣＶＳ」という。）で販売していないが，被告がＣＶＳで被告書籍を販売したことにより原告の販売機会が失われたことは明らかであるし，そもそも被告書籍のＣＶＳにおける販売部数が不明であるから，被告のＣＶＳでの販売分（以下「ＣＶＳ販売分」という。）を法１１４条２項の推定覆滅事由として考慮すべきではない。
法１１４条３項に基づく予備的主張
ａ著作権利用許諾契約における一般的な利用料率は概ね１０％程度であるが，著作権侵害訴訟における損害額の算定においては，合意に基づく利用料率より高率の利用料率に基づく金額を認定しなければ，「侵害し得」の結果を生じるから，本件の利用料率は１５％とすべきである。
したがって，原告がその著作権の行使につき受けるべき金銭の額は２５３６万５０００円（＝１９万部×８９０円×０．１５）であり，同額が原告の損害額となる。
ｂ仮にＣＶＳ販売分について推定の覆滅が認められるとしても，その分について原告の著作権が侵害されたことに変わりはないから，ＣＶＳ販売分の部数に販売価格を乗じ，利用料率を乗じた金額を損害として請求する。
イ著作者人格権侵害に基づく損害
原告は，被告の著作者人格権侵害行為によって精神的損害を被ったが，これを慰謝するに足りる金額は，１００万円を下らない。
ウ弁護士費用
原告は，被告の著作権侵害及び著作者人格権侵害からの回復を図るため，本件訴えの提起を余儀なくされたが，これに要した弁護士費用のうち，被告の行為と相当因果関係のある費用の額は，２５０万円を下らない。
エ結論
よって，原告の被った損害額は，合計７２４８万４６８６円（主位的主張による場合）又は２８８６万５０００円（予備的主張による場合）となる。
（被告の主張）
ア著作権侵害に基づく損害について
被告書籍のＣＶＳ販売分は●（省略）●を占める。原告は，原告書籍をＣＶＳで販売しておらず，その利用可能性もないし，原告書籍を平成２１年に発行してから平成２６年１１月までの間に，被告書籍の販売部数からＣＶＳ販売分を控除した書店での販売分に近い●（省略）●を出荷することができたのであるから，被告書籍のＣＶＳ販売分は，原告書籍の販売に影響を与えていない。
したがって，被告書籍の販売部数の少なくとも●（省略）●について，法１１４条２項の推定を覆滅する事由がある。
書籍と被告書籍の相違点と原告収録語のうち乙１書籍にも収録されている８１１語の部分は原告の著作権を侵害していないから，これらの点は，損害の算定に当たり除外されるべきである。
イその他の損害について
著作者人格権侵害の根拠は乏しく，各損害賠償に係る原告主張の金額は不当に過大である。
第３当裁判所の判断
１争点１（原告書籍の著作物性）について
前記前提事実，後掲各証拠及び弁論の全趣旨を総合すると，次の事実を認めることができる。
●（省略）●
イ原告書籍制作の経緯等
原告は，平成２１年４月頃，乙１書籍など既存のネーミング辞典は商品開発などのビジネス用に制作されており，これらの収録語数は多く，ＩＴ関係やスポーツ関連等の単語は収録されているが，マイナスイメージを持つ「破壊」や「破滅」などの単語は収録されておらず，本件読者層のニーズに合致しないとして，幻想世界に強い興味を抱く本件読者層が好みそうな単語を恣意的に採り上げてコンパクトで廉価なネーミング辞典を編集し出版することとした。具体的には，収録語数１０００～１２００語とし，収録語の日本語表記，１０か国語の外国語表記及びその発音のカタカナ表記を五十音順ではなくカテゴリーごとに収録するとともに，巻末に，見出し語の５０音順索引と，本件読者層が「何となく素敵な発音の単語」を探して後からその単語の意味を調べたい場合や，既存の小説やゲームに登場するキャラクターなどの名前の意味を調べたい場合に備え，各外国語の発音のカタカナ表記から引く原告カタカナ索引を載録することにした。
（甲２）


原告編集部の従業員ら（以下「原告従業員ら」という。）は，平成２１年４月頃に決定された前記編集方針に従って収録語の選定やカテゴリー分けを進めたが，その際，できるだけプリミティブな表現を用いるよう努めるようにし，①原案から「瀑布」，「無人島」，「暴風雨」，「峰」，「頂上」，「峠」，「ふもと」，「海流」，「恋愛」，「好き」，「嫌い」などを削る，②個別の鳥名４０種（「鳥」，「渡り鳥（わたりどり）」，「水鳥」，「猛禽（もうきん）」を含めると４４種）の候補   のうち   ，「雉   （きじ   ）」（   P78[原告   書籍７   ８ペー   ジ。以   下同様。]），   「啄木   鳥（き   つつき   ）」（   P78），   「駒鳥   （こま   どり）   」（P80）   ，「阿   呆鳥（   あほう   どり）   」（P80   ），「   鸚鵡（   おうむ   ）」（P82）などは残し   ，「鶯（う   ぐいす）」，「   郭公（かっこ   う）」，「鶫（つぐみ）」，「雁（がん，かり）」，「ペリカン」，「九官鳥（きゅうかんちょう）」などは削り，「白鷺（しらさぎ）」を「鷺」（P80）に改めて３   ０種（「鳥   」，「渡   り鳥（わたりど   り）」，「水鳥」，「猛禽（もうきん）」を含めると３４種）に絞る，③「大波」，「うねり」を削り「波」（P36）を加える，④「極光」を「オーロラ」（P40）   に，「   宇宙空   間」を   「宇宙   」（P28   ）に，   「昔」   を「古   代」（P10）   に改め   る，⑤   「鮫（   さめ）   」（P88   ），「   烏賊（   いか）   」（P88），「蛸（たこ）」（P88），「飛蝗（ばった）」（P86），「闇（やみ）」   （P46），「   年」（P10）   ，「嵐」   （P38），   「１００   ０」（P24），「   殺す」（   P114），「壊   す（こ   わす）」   （P114），「娼婦（しょ   うふ）   」（P156   ），「   女中」   （P156）   ，「愚   か（お   ろか）   」（P212）などを加えるといった収録語の取捨選択を行った。また，①収録語を「時間」，「位置」等８つの大カテゴリーに分け，それを更に中カテゴリー及び小カテゴリーに分類することにし，②「崖」（P34）のカテ   ゴリーを「   地形」「   川」から「   地形」「   その他」に，「猟虎（らっこ）」（P76），「海豹（あざらし）」（P76）などのカテゴリーを「自然」「動物」「その他」から「自然」「動物」「獣」に，「誘惑（ゆうわく）」（P206）のカテゴリーを「人間」「体」「動作」から「状態」「状態」に，「結婚（けっこん）」（P134）や「失恋（しつれん）」（P134）のカテゴリーを「人間」「体」「動作」から「人間」「人生」「出来事」に，それぞれ改める，③中カテゴリー「人生」に小カテゴリー「出来事」を創設する，④大カテゴリー「自然」の中カテゴリーであった「色」を大カテゴリー「状態」の中カテゴリーに改めるなど，カテゴリーの構成等を，適宜修正しつつ構築していった。レイアウトについても，①見開き２頁に，縦に１２の見出し語を並べ，横にこれに対応する１０か国語の単語等を１２行１０列に並べ，１行ずつを枠で囲い，１列目から１列おきに薄茶色に着色したものや，②１頁に，横に５つの見出し語を並べ，縦にこれに対応する１０か国語の単語等を１０行５列に並べ，１行目から１行おきに薄茶色に着色し，１列ずつを枠で囲ったものなども検討した。
原告従業員は，このような編集作業を経て，前記前提事実のとおりのものとして原告書籍を完成させ，原告は，その名義でこれを発行し，販売している。
（甲１，７，８，９の１ないし３）
原告書籍とこれに先行する乙１書籍を比較すると，原告書籍は，例えば「破   壊（は   かい）   」（P202   ），「   裏切り   」（P190   ），「   反逆者   」（P142）   ，「陳   腐（ち   んぷ）   」（P216   ），「醜い（みにくい）」（P212），「悪霊（あくりょう）」（P170），「のろい」（P178），「五芒星（ごぼうせい）」（P184），「煉獄（れんごく）」（168），「妖術師（ようじゅつし）」（P158）などの幻想的，否定的なイメージの語を多く含むが，上記例の全てとこのようなイメージの語の多くは乙１書籍には掲載されていない。また，原告書籍には，犬については一般的な「犬」（P70），「番犬」（P72），「猟犬（りょうけん）」（P72）の３語のみが収録され，鳥については上記のとおり具体的な鳥名を含む３４種が掲載されているが，●（省略）●原告見出し語（１２３４語）のうち約８００語は乙１書籍のそれと概ね共通するが，それ以外は相違している。
原告書籍のカテゴリーは，別紙「分類対比表１－１」の「原告書籍」欄のとおりであり，「四大元素」，「災害」，「幻獣」，「魔法・魔術」，「犯罪」といった幻想的，否定的なイメージのカテゴリーが設けられているが，乙１書籍のそれは別紙「分類対比表２」の「乙１書籍」欄のとおりであって，上記のようなカテゴリーは設けられていない。
（甲１，乙１）
ウ乙３書籍
乙３書籍は，原告書籍の発行後に発行された。すなわち，訴外会社は，平成２３年１２月１３日から乙３書籍を定価１４００円で販売している。乙３書籍は，体裁がＢ６版４００頁であり，主に幻想世界などのネーミングを行いたいという人に向けて多様な言葉を集めたもので，別紙「分類対比表２」の「乙３書籍」欄のとおり，見出し語を８つの大カテゴリーに分類し，それを更に小カテゴリーに分類して，１頁を上下２段に分けて，それぞれ横に４つの見出し語を並べ，縦にこれに対応する８か国語（英語，ドイツ語，フランス語，イタリア語，スペイン語，ラテン語，ギリシャ語及びロシア語）の単語とカタカナ表記を上記の順に８行４列に並べて掲載したネーミング辞典であり，約２８００語の見出し語が収録されているほか，●（省略）●上記付録●（省略）●は，上記見出し語のうちの２８０語について，１頁に，縦に２０の見出し語を並べ，横にこれに対応する外国語（中国語，韓国語及びアラビア語）の単語とカタカナ表記を上記の順に２０行３列に並べて掲載したものである。
（乙３）
●（省略）●
，原告書籍の著作物性について検討する。


編集著作物（法１２条１項）における創作性は，素材の選択又は配列に，何らかの形で人間の創作活動の成果が表れ，編集者の個性が表れていることをもって足りるものと解される。
そして，原告書籍は，ネーミング辞典であるから，１２３４語の原告見出し語とこれに対応する１０か国語及びその発音のカタカナ表記を主要な素材とするものであって，これを別紙「分類対比表１－１」の「原告書籍」欄のとおり大，中，小のカテゴリー別に配列したものであると認められるところ，原告従業員らは，こうした素材，とりわけ見出し語の選択及び配列を行うに当たり，幻想世界に強い興味を抱く本件読者層が好みそうな単語を恣意的に採り上げて収録語数１０００から１２００語程度のコンパクトで廉価なネーミング辞典を編集するという編集方針（以下「原告編集方針」という。）の下，収録語の取捨選択を行い，構成等を適宜修正しつつ自ら構築したカテゴリー別に配列してネーミング辞典として完成させたものであるということができる。
したがって，原告書籍は，原告従業員らが素材の選択と配列に創意を凝らして創作した編集著作物に当たると認められる。
そして，前記認定事実によれば，原告書籍は，原告の発意に基づき原告従業員らが職務上作成する著作物で，原告の名義の下に公表するものであると認められるから，その著作者は原告である。
なお，原告書籍のように見出し語を１，２語程度の外国語で言い換えたり外国語をカタカナで表記したりしようとする場合，その選択の幅は非常に狭く，見出し語が定まれば自ずと一定のものに決定されざるを得ないと考えられるから，原告見出し語に対応する原告書籍記載の外国語の表記やカタカナ表記自体の選択については著作物性を認め難いというべきである。また，原告は，見開き２頁の左側に原告収録語を縦に１２個列記してその右側に対応する外国語等を配置するといったレイアウト，フォント，段組及び配色等であるとか，原告カタカナ索引を載録したことなどについても著作物性が認められると主張するようであるが，原告書籍のレイアウト等はありふれたものに過ぎないというべきであるし，原告カタカナ索引についても，各外国語のカタカナ表記から検索するための索引というのはアイデアに過ぎず，かかるカタカナ表記を５０音順に並べたというだけでは表現として創作性があるとは認められないから，原告の上記主張は採用することができない。一方，被告は，①原告書籍に先行する乙１書籍と乙２書籍を参照して幻想世界に関連するネーミング辞典を制作すれば，自ずと原告書籍のような単語の選択及び配列となるのであり，また，②原告収録語のうち８１１語は乙１書籍にも収録されており，幻想世界に関わる単語は乙３書籍にも収録されている，として，原告書籍における個々の具体的な単語の選択及び配列は，表現の選択の幅が狭い中で，ごくありふれた単語がごくありふれた方法で配列されたものに過ぎないから，原告書籍には創作性がないと主張する。そこで検討すると，乙２書籍には，被告が主張するとおり幻想物語世界を設定する上での「地形」，「気候」，「動・植物」，「歴史」，「社会構造」及び「文化・風習」という６つのカテゴリーが紹介されているが，これらのカテゴリーが原告の分類したカテゴリーと一致しているわけではないし，乙１書籍は見出し語とそれに対応する１３か国語等を５０音順に配列したものであるに過ぎず，収録語数（約３５５０語）も原告見出し語（１２３４語）の３倍近くあり，しかも，乙１書籍には原告書籍に掲載されている幻想的，否定的なイメージの語が掲載されていないのであるから，被告の上記①に係る主張は採用することができない。
また，確かに原告見出し語（１２３４語）のうち約８００語は乙１書籍の
見出し語と重複しているが，
編集方針に従って前記のような収録語の取捨選択を行っているのであり，見出し語の重複はその結果として生じたものと認められる上，原告書籍と乙１書籍とを対比すると収録語数や見出し語の配列の仕方などの点でかなりの違いがあるといえるから，このような収録語の重複があるからといって原告書籍における素材の選択及び配列の創作性が失われるとはいえない。幻想世界に関わる単語が乙３書籍にも収録されているとの点については，原告書籍より後に刊行された乙３書籍をもって原告書籍の著作物性を否定する根拠とすることは問題であるし，その点を措いても，乙３書籍は，主に幻想世界などのネーミングを行いたいという人に向けて多様な言葉を集めたもので，収録語数も約２８００語に及ぶものと認められるのであり，原告書籍と多少の収録語の重複があるからといって，収録語数が半数以下にいわば厳選された原告書籍の著作物性を否定すべき根拠とはならないというべきであるから，被告の上記②に係る主張も採用することができない。
その他，被告が，るる主張する点を考慮しても，上記のとおり，編集著作物における創作性は，素材の選択又は配列に，何らかの形で人間の創作活動の成果が表れ，編集者の個性が表れていることをもって足りるものと解される以上，原告書籍の著作物性が否定されるものではない。
２争点２（著作権侵害の成否）について
以下，原告書籍と被告書籍とを対比し，被告による著作権侵害の成否につき検討する。


ア前記前提事実によれば，原告書籍と被告書籍の見出し語については，全く同一であるもの（別紙「見出し語等比較一覧表」の「比較結果」欄に「完全一致」とあるものが概ねこれに当たる。）や，原告見出し語が「愛」であるのに対し，被告見出し語が「愛（あい）」であるなど読み仮名の有無のみが異なるもの（上記欄に「読み仮名のみ」とあるものが概ねこれに当たる。）及び原告見出し語が「意志」，「いたずらずき」，「いい」，「虫〈小さな〉」であるのに対し，被告見出し語が「意思」，「悪戯好き（いたずらずき）」，「良い（よい）」，「小虫（こむし）」であるなど表記にわずかな差異のみがあるもの（上記欄に「表記違い」とあるものが概ねこれに当たる。）など実質的に同一であるものが，それぞれの見出し語の大半を占めており，原告見出し語（１２３４語）のうち原告書籍のみにあるものは，「一角獣（いっかくじゅう）」，「裏」，「エルフ」，「狼男（おおかみおとこ）」，「表」，「キマイラ」，「吸血鬼」，「巨人」，「寓話（ぐうわ）」，「グリフォン」，「ケンタウロス」，「コカトリス」，「伝承」，「トロール」，「ドワーフ」，「人魚」，「のろま」，「ヒッポグリフ」，「不死鳥」，「ペガサス」，「ベヒモス」，「マンティコア」，「ミイラ」，「リヴァイアサン」及び「竜」の２５語であり，被告見出し語（１２１３語）のうち被告書籍のみにあるものは，「形（かたち）」，「正面（しょうめん）」，「鈍感」，「背面（はいめん）」の４語であると認められる（ただし，被告書籍の見出し語「鈍感」については，索引では「鈍間（のろま）」と表記されている。）。イ証拠（甲１，４）によれば，外国語については，原告書籍が１０か国語合計１万２１５８語を掲載しているのに対し，被告書籍はこれにポルトガル語を加えた１１か国語合計１万３４０９語を掲載している。このうち１０か国語について見ると，両者に掲載された語はほとんど同一であって，別紙「原告書籍と被告書籍の対比表」の「相違点」欄「表記言語」欄に記載の言語につき，概ね「原告表記」欄と「被告表記」欄に記載された差異（なお，「？」の記載があるものは，表記上の都合により同表において表記ができなかったものである。）があるものの，これらは３００語程度に過ぎず，しかもその違いは，例えば「１０月」，「藍（あい）」のドイツ語表記につき，原告書籍が「October」，「dunkelblau」であるのに対し，被告書籍が「Oktober」，「dunkelblaue」であるなど，アルファベットの１字が異なる程度のものが大半であると認められる。なお，原告見出し語の「表」，「裏」，「のろま」と被告見出し語の「正面（しょうめん）」，「背面（はいめん）」，「鈍感」に対応する１０か国語は，それぞれ全て共通している。
ウ証拠（甲１，４）によれば，カタカナ表記については，別紙「原告書籍と被告書籍の対比表」の「相違点」欄「読み方言語」欄に記載の言語につき，一方にそもそも該当する外国語の表記がないもの（例えば原告書籍における「手首」のラテン語など）も含め，概ね１６５０語程度に「原告読み方」欄と「被告読み方」欄に記載された差異があると認められるが，その大半は，「０」の英語，「６月」の中国語，「１１月」のアラビア語，「秋」のドイツ語につき，原告書籍が「ジーロウ」，「リュユエ」，「ノーヴァムベル」，「ヘルプスト」であるのに対し，被告書籍が「ゼロ」，「リウユエ」，「ノヴァームベル」，「ヘルブスト」であるというように，わずかな違いがあるに過ぎない。なお，原告見出し語の「表」，「裏」，「のろま」と被告見出し語の「正面（しょうめん）」，「背面（はいめん）」，「鈍感」に対応するカタカナ表記は，ほぼ同一である。エ原告書籍の分類は別紙「分類対比表１－１」の「原告書籍」欄のとおりであり，被告書籍の分類は同表の「被告書籍」欄のとおりであるところ，両者を比較すると共通する分類が多い。
また，被告書籍は，目次には「カテゴリー一覧」として大，中，小のカテゴリーが記載されているものの，それぞれの見開き２頁には中カテゴリーまでの記載しかないため（甲４），必ずしもどの単語がどのカテゴリーに属するのかが明確ではないから，被告書籍の目次に記載のページ数と見出し語の意味を参酌して各カテゴリーに当てはめると，別紙「被告見出し語分類表」のとおりに分類することができ，このように分類したものを原告書籍の分類と対比すると，別紙「分類対比表１－２」のとおりとなる。これをみても，両者の共通点は多い。例えば，別紙「分類対比表１－２」の番号２（更なる細分化がされていない最小単位のカテゴリー「季節」），３（同「月」又は「一年」），４（同「週」又は「一週」），１６（同「海」），３５（同「鳥」），４３（同「けが・病気」），４４（同「動作」），４８（同「能力」），５０（同「関係」），５２（同「装身具」），５５（同「財産」），６９（同「武器・防具」又は「武器」），７２（同「色」）については，そこに分類された見出し語が完全に一致する。そのうち，番号３，４，１６，４８，５０，７２については，見出し語の語順も同じである。
前述のとおり，原告は，原告編集方針の下で収録する見出し語の選択を行い，自ら構築したカテゴリー別に配列して編集著作物としての原告書籍を制作したものであるが，原告書籍と被告書籍とを対比すると，前記のとおり，それぞれの見出し語のほとんどは実質的に同一であり，原告見出し語（１２３４語）のうち原告書籍のみにあるものは２５語，被告見出し語（１２１３語）のうち被告書籍のみにあるものはわずか４語であるに過ぎないのであるから，両者の素材の選択については極めて類似性が高いといわざるを得ず，カテゴリー別の分類においても共通点が多いことも併せれば，被告書籍からは，原告書籍の素材の選択及び配列における表現上の本質的同一性を看取することができるというべきである。そして，被告が原告書籍を参照して被告書籍を編集したことからすれば，被告は，原告書籍に依拠して被告書籍を作成したものといわざるを得ないから，結局，被告書籍は，少なくとも原告書籍の翻案に当たるというべきである。
被告は，被告書籍と原告書籍とで共通するのはありふれた創作性のない部分に過ぎないと主張するが，上記説示のとおり，原告見出し語と被告見出し語のほとんどが共通であって，被告書籍は，原告が創意を凝らして選択した収録語をほぼ全て踏襲しているものであるから，カテゴリー別の分類においても共通点が多いことも併せれば，両者の共通部分が創作性のない部分に止まるとは到底いうことができない。


また，被告は，被告書籍には原告書籍にある凡例がない一方，「まえがき」，「この本の使い方」等は被告書籍にしかないなど等の相違点があると主張するが，原告書籍はネーミング辞典であって，原告書籍が編集著作物としての本質を有するのは見出し語の選択と配列の部分であるから，上記相違点は被告書籍の辞典部分が原告書籍の辞典部分の翻案であることに影響を及ぼすものとはいえず，この点の被告の主張も採用することができない。そして，被告は，原告の編集著作物である原告書籍を参照し，原告から何らの許諾を得ることもなくその翻案に係る被告書籍を編集したのであるから，被告は，少なくとも過失により，原告の翻案権を侵害したものと認められる。
３争点３（著作者人格権侵害の成否）について
被告は，原告書籍を翻案するに当たり，題号を変更し，外国語としてポルトガル語を付加したほか，前記２アないしエに各記載の改変を加えたものであり，弁論の全趣旨によれば，これらの改変は原告の意思に反するものであったと認められ，また，証拠（甲４）によれば，被告は被告書籍上に原告の名称を表示していないことが認められる。そして，被告がこれらの改変を加えたり，原告の名称を表示しないことについて原告の意向を確認しようとした事情は認められない。
したがって，被告は，少なくとも過失により原告の原告書籍に係る同一性保持権及び氏名表示権を侵害したと認められる。
４争点４（原告の損害）について
著作権侵害に基づく損害について
ア当事者間に争いのない事実，後掲各証拠及び弁論の全趣旨（特に乙６のを総合すると，次の事実を認め
ることができる。
被告は，平成２６年３月までに被告書籍を１９万部印刷し，このうち４０部を見本として取り置き，これを販売に供していない（乙６）。被告書籍の平成２６年３月３１日時点における被告書籍の実売率（被告が取次会社に搬入し販売を委託した部数から，取次会社からの返品部数を控除したものを，発行部数●（省略）●で除したもの）は，●（省略）●となる（乙６）。
被告書籍の税込み定価は８９０円である（甲４）。
被告の取次業者への売値である卸値の販売価格（８９０円）に対する割合である卸正味は●（省略）●である（乙２０）。
被告の経費中，●（省略）●
●（省略）●
●（省略）●
イそうすると，被告の販売部数は，●（省略）●となる。そして，被告が得た利益の額は，●（省略）●と算出することができる。なお，原告は，実売率は●（省略）●，卸正味は●（省略）●であると主張するが，根拠がなく採用することができない。
ウ一方，前記前提事実，後掲各証拠及び弁論の全趣旨を総合すると，次の事実を認めることができる。
被告書籍には，見出し語に対応する外国語として，原告書籍の１０か国語に加え，ポルトガル語が掲載されている。
被告書籍は全３０２頁であるが，このうち「まえがき」に２頁，「この本の使い方」に１頁，「ｃｏｌｕｍｎ言霊とマントラ」に１頁，付録である「ヨーロッパ人名対照表」及び「中国語新語・俗語辞典」に１３頁の合計１７頁が用いられている（甲４）。
被告は被告書籍を全国のＣＶＳで販売しているが，原告は原告書籍をＣＶＳでは販売しておらず，被告書籍のＣＶＳ販売分は●（省略）●（乙６，７，２２）。
エそうすると，被告書籍において，ポルトガル語が付加されたり上記の付録が付されたりすることで原告書籍よりも利便性が向上した点があることや，原告書籍とは異なり被告書籍をＣＶＳで販売していることが，被告書籍の売上げの向上に相当程度貢献していると考えられるから，それらの事情を考慮すると，前記イで算出した●（省略）●と認めるのが相当である。この点につき，原告は，ＣＶＳ販売分を推定の覆滅事由として考慮すべきではないと主張するが，被告が被告書籍を全国的に多数のＣＶＳにおいて販売することによりその売上が増加したことは，上記ＣＶＳ販売分の占める割合からしても明らかであるから，原告の上記主張は採用することができない。
また，原告は，ＣＶＳ販売分について推定の覆滅を認めるのであれば，その部分について法１１４条３項による損害を認めるべきであると主張するが，前記認定の損害額により，被告の侵害行為に基づく損害は全て評価し尽くされているというべきであるから，この点の原告の主張も採用することができない。
著作者人格権侵害に基づく損害について
弁論の全趣旨によれば，被告が原告の意に反して原告書籍の題号や内容に改変を加え，また，被告書籍に原告の名称を表示しなかったことにより，原告は無形的損害を被ったと認められ，被告の改変の程度や被告書籍の販売部数等本件に表れた全事情を考慮すると，これを填補するための損害賠償金は，５０万円を認めるのが相当である。
弁護士費用相当損害賠償金について
本件事案の難易，請求額及び認容額等の諸般の事情を考慮すると，被告の侵害行為と相当因果関係に立つ弁護士費用相当損害賠償金は，原告の主張どおり２５０万円と認めるのが相当である。
５以上の次第であるから，原告の請求は，被告書籍の印刷，出版，販売又は頒布の差止め及び被告書籍の廃棄を求める点並びに著作権及び著作者人格権侵害の不法行為に基づく損害賠償として●（省略）●及びこれに対する不法行為後である平成２６年３月３１日（なお，遅延損害金の起算日は，前記認定の販売部数確定の根拠である実売率の算定基準時である同日と認めるのが相当である。）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり，その余は理由がない。
よって，原告の請求を上記の限度で認容し，その余は棄却することとし，差止め及び廃棄請求については相当でないから仮執行宣言を付さないこととして，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４７部
裁判長裁判官      沖    中    康    人裁判官      三    井    大    有裁判官      宇    野    遥    子
＜別紙の掲載は一部省略する＞
別紙
物件目録
題名   幻想世界１１カ国語ネーミング辞典
発行所被告


平成２６年７月１６日判決言渡
平成２５年（行ケ）第１００８９号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年７月７日
判決
原                  告        味の素株式会社承継人
エイワイファーマ株式会社
訴訟代理人弁護士         熊    倉    禎    男
富    岡    英    次
相    良    由里    子
弁理士         箱    田              篤
服    部    博    信
脱退前の原告          味の素   株式会社被                  告        株式会   社大塚   製薬工   場訴訟代理人弁護士         加    藤    幸    江
高    橋    瑛    輝
弁理士         三    枝    英    二
林        雅    仁
復代理人弁理士         森    嶋    正    樹
主文
特許庁が無効２０１１－８００１６４号事件について平成２５年２月２２日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた判決
主文同旨。
第２事案の概要
本件は，特許無効審判請求を一部成立とした審決の取消訴訟である。争点は，進歩性判断の当否である。なお，以下，脱退前原告味の素株式会社と原告を厳密に区別する必要性がない場合は，単に原告と表記することがある。
１特許庁等における手続の経緯
特許第４１２００１８号（本件特許。甲１８）の出願（特願平９－４７１８１号。本件出願）及び本件特許についての無効審判請求の主な手続の経緯は，以下のとおりである。
味の素株式会社は，平成９年２月１４日，「２室容器入り経静脈用総合栄養輸液製剤」という名称で本件出願をし，平成２０年５月９日，設定登録を受けた。被告が，同年６月１３日，本件特許について無効審判請求（無効２００８－８００１１０号）をしたところ，味の素株式会社は，同年９月８日，訂正請求（第１訂正請求）をした。さらに，被告は，同年１１月１７日，本件特許について無効審判請求（無効２００８－８００２５６号）をした。特許庁は，同年１２月４日，両無効審判請求を併合審理することとし，平成２２年３月２４日，不成立の審決をした（１次審決）。被告は，同年４月３０日，１次審決の取消訴訟を提起したところ（当庁平成２２年（行ケ）第１０１３３号事件），平成２３年２月１日，第１訂正請求による本件特許の請求項１記載の発明は，特開平８－７０９号公報（甲３０）記載の発明から当業者が容易に想到し得ない旨判断した，１次審決を取り消す旨の判決がなされ（甲１３），その後，同判決は確定した。
味の素株式会社は，平成２３年６月１７日，訂正請求（平成２３年法律６３号改正附則第２条第１８項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前特許法（平成２３年改正前特許法）１３４条の３第１項の規定に基づく第２訂正請求。）をし，これにより，第１訂正請求は，平成２３年改正前特許法１３４条の２第４項により取り下げられたものとみなされた。被告は，同年９月８日，本件特許について，無効審判請求（無効２０１１－８００１６４号）をしたところ（甲１９），味の素株式会社は，同年１２月２日，訂正請求（第３訂正請求。甲２１）をした。特許庁は，平成２４年５月１８日，３つの無効審判請求を併合して審理することとした。その後，味の素株式会社は，同年７月３１日，第２訂正請求を取り下げた。特許庁は，平成２５年２月２２日，第３訂正請求を認めた上で，「（無効２００８－８００１１０号）審判請求は，成り立たない。（無効２００８－８００２５６号）審判請求は，成り立たない。（無効２０１１－８００１６４号）本件特許の請求項１に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。同審決の謄本は，同年３月４日，味の素株式会社に送達された。
その後，味の素株式会社は，本件訴訟係属中の平成２５年６月２７日，特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明のための訂正審判請求をした（甲４０）。本件特許は，平成２５年７月１日，味の素製薬株式会社に譲渡され（同月２日に移転登録完了），さらに，同日に味の素製薬株式会社から会社分割された原告に承継された（同月２２日に移転登録完了）。
２本件発明の要旨
第３訂正請求後の本件特許の請求項１に係る発明（本件発明）の要旨は，以下のとおりである（なお，分節は，当裁判所が付した。）。
【請求項１】
Ａ；連通可能な隔離手段により２室に区画された可撓性容器の第１室にグルコース及びビタミンとしてビタミンＢ１のみを含有し，ｐＨが２．０～４．５に調整された輸液が収容され，第２室にアミノ酸を含有する輸液が収容され，その第１室及び第２室に収容されている輸液の一方又は両方に電解質が配合された輸液入り容器
において，
Ｂ；第１室の輸液にビタミンＢ１として塩酸チアミン又は硝酸チアミン１．２５～１５．０ｍｇ／Ｌを含有し，メンブランフィルターで濾過して充填し，Ｃ；且つ第２室の輸液に安定剤として亜硫酸塩０．０５～０．２ｇ／Ｌを含有し，Ｄ；更に２室を開通し混合したときの亜硫酸塩の濃度が０．０１３６～０．０７ｇ／Ｌとなるように亜硫酸塩を含有し，メンブランフィルターで濾過して充填し，
更に高圧蒸気滅菌が施されてなり，
Ｅ；２室を開通し混合後，４８時間後のビタミンＢ１の残存率が９０％以上であることを特徴とする脂肪乳剤を含まない２室容器入り経静脈用総合栄養輸液製剤。３無効審判請求（無効２０１１－８００１６４号）に関する審決の理由の要点（争点と関係が薄い部分はフォントを小さく表記する。）審決は，本件発明は，甲１ないし３に記載された発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明することができるから，特許法２９条２項により特許を受けることができないものであると判断した。その理由の要旨は，次のとおりである。
(1)被告の主張した無効理由
ア無効理由１
平成２０年２月２２日付け手続補正は，本件願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内でなされたものではないから，特許法１７条の２第３項の要件を満たさず，本件発明は，同法１２３条１項１号に該当し，無効とすべきである。


イ無効理由２
本件発明は明確でないから，特許法３６条６項２号の要件を満たさず，同法１２３条１項４号に該当し，無効とすべきである。
ウ無効理由３
本件発明は，本件特許の発明の詳細な説明に記載されたものではないから，特許法３６条６項１号の要件を満たさず，同法１２３条１項４号に該当し，無効とすべきである。
エ無効理由４
本件特許の発明の詳細な説明は，当業者が本件発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載されていないから，特許法３６条４項の要件を満たさず，本件発明は，同法１２３条１項４号に該当し，無効とすべきである。
オ無効理由５
本件発明は，甲１ないし６に記載された発明に基づいて，出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項により特許を受けることができないものであり，同法１２３条１項２号に該当し，無効とすべきである。甲１：JJPEN,Vol.18,No.1,   p61-65,1996甲２：医薬ジャーナル,Vol.31,No.1,   p405-409，1995甲３：医薬ジャーナル,Vol.31,No.6,   pl617-1619,1995甲４：表解注射薬の配合変化改訂３版,   p99,1986甲５：JJPEN,Vol.11,   No.4,p396-398,1989
甲６：特開平９－２０６５０号公報
(2)審決の判断（無効理由５についてのみ判断され，無効理由１ないし４は判断されていない。）
ア引用例１（甲１）記載の発明（引用発明）の認定第１室にブドウ糖及び電解質とを含むｐＨが４．０～５．０であるＴＰＮ（高カロリー輸液）基本液８００ｍｌが収容され，第２室に高濃度アミノ酸３００ｍｌが収容された，使用直前に隔壁を開通させる隔壁で区切られたツインバック製剤であって，亜硫酸水素ナトリウムが，第１室には含まれず，第２室にのみ０．５ｇ／Ｌの濃度で含まれていて，２室開通後の該濃度が約０．１３６ｇ／Ｌであり，第１室に対してビタミンＢ１である塩酸チアミン等のマルチビタミンが添加されていて，その塩酸チアミンの濃度はほぼ３．７５ｍｇ／Ｌである，静脈栄養療法用輸液製剤
イ本願発明と引用発明との対比
（一致点）
Ａ；連通可能な隔離手段により２室に区画された可撓性容器の第１室にグルコース及びビタミン類を含有し，ｐＨが４．０～４．５に調整された輸液が収容され，第２室にアミノ酸を含有する輸液が収容され，その第１室に収容されている輸液に
電解質が配合された輸液入り容器において，
Ｂ；第１室の輸液にビタミンＢ１として塩酸チアミン約３．７５ｍｇ／Ｌを含有
し，
Ｃ；第２室の輸液に安定剤として亜硫酸塩を含有し，
Ｅ；脂肪乳剤を含まない２室容器入り経静脈用総合栄養輸液製剤
（相違点）
１：本件発明は，第１室に，ビタミンとしてビタミンＢ１のみを配合するのに対して，引用発明は他のビタミン類も含んでいること。
２：本件発明は，第２室の輸液に安定剤として亜硫酸塩０.０５～０.２ｇ／Ｌを含有し，更に２室を開通し混合したときの亜硫酸塩の濃度が０.０１３６～０.０７ｇ／Ｌとなるように含有させて，２室を開通し混合後，４８時間後のビタミンＢ１の残存率が９０％以上であることを特定しているのに対して，引用発明では，第２室の輸液に安定剤として亜硫酸塩０．５ｇ／Ｌを含有し，連通したときに約０．１３６ｇ／Ｌとなることのみ特定されていること。３：本件発明は高圧蒸気滅菌を施すことを特定しているのに対して，引用発明はそのような特定がない点。
４：本件発明は輸液をメンブランフィルターで濾過して容器に充填することを特定しているのに対して，引用発明ではそのような特定がない点。
ウ相違点についての検討
〔相違点１〕
ＴＰＮ用輸液に添加されるマルチビタミンといっても，必ずしも常に一体的に取り扱われるものというものではなく，ビタミンごとに個別の成分として認識されていたものであり，それぞれ安定性や機能についても個別の性質を有することが，当業者に認識されていたといえるから，各ビタミン類の添加に関しては，それぞれ個別に判断されていたものと理解される。
したがって，引用発明におけるマルチビタミンに含まれる各種ビタミン類の中でも，ＴＰＮにおける周知でかつ重篤な副作用であるアシドーシスの問題を解決することを目的とするならば，ビタミンＢ１のみを添加すればよいことは，当業者が容易に理解することであり，また，そのようなＴＰＮにおける副作用を避けるために，特にビタミンＢ１のみを添加しようとする動機付けもあったといえる。そして，本件発明において，ビタミンとしてビタミンＢ１のみを含有したことによって，当業者が予期できない何らかの効果が奏されるものでもない。よって，相違点１に係る発明特定事項は，当業者が周知事項に基づいて容易になし得たことといえる。
〔相違点２〕
引用例３（甲３）によれば，引用発明と同じピーエヌツイン－２号について，２室開通後のビタミンＢ１の安定性は，４８時間後の残存率で６４．９～７４．５％とされている。ビタミンＢ１の残存率としては，「９０％」が当業者にとって安定性維持の評価の基準と解されるから，引用例３のビタミンＢ１の残存率は，当業者にとっても不十分なものと評価される。
このような引用例３の記載を踏まえれば，同じピーエヌツイン－２号を使用した引用発明の２層開通後のビタミンＢ１の安定性は不十分であると，当業者は理解し，その安定性を改善しようという動機付けが生ずる。
これに対して，引用例２（甲２）でビタミンＢ１が十分な残存率を示したという混合輸液は，ビタミンＢ１を含むが亜硫酸塩を含まない糖電解質輸液と，亜硫酸水素ナトリウムを含むアミノ酸輸液とを用時混合して使用する輸液製剤という点で，引用発明と共通するから，引用例２の教示に従い，ビタミンＢ１の安定性を考慮し，引用発明の第２室のアミノ酸製剤を，引用例２と同じような亜硫酸水素ナトリウムの濃度が低いものとし，これによって，第１室の糖電解質輸液と第２室のアミノ酸輸液とが，混合後４８時間後のビタミンＢ１の残存率が９０％を越えるものにすることは，当業者が容易に想到することといえる。


したがって，引用発明において，２室混合後の亜硫酸水素ナトリウム濃度を０．０４９～０．０６ｇ／Ｌ程度とすることにより，ビタミンＢ１の安定性について混合後４８時間後の残存率を９０％以上とすることは，当業者が容易に想到することといえる。
さらに，そのためには，引用発明における混合前の第２室のアミノ酸輸液の濃度を低減させることとなるが，２室混合後の亜硫酸水素ナトリウム濃度を０．０４９～０．０６ｇ／Ｌ程度とするためには，混合前の第２室の亜硫酸水素ナトリウム濃度は，計算上「０．１８０～０．２２０ｇ／Ｌ」程度に調整されることになり，この範囲は，本件発明における混合前の第１室の亜硫酸水素ナトリウム濃度である「０．０５～０．２ｇ／Ｌ」と重複する（０．１８～０．２ｇ／Ｌの範囲で重複）。そうすると，引用発明の第２室のアミノ酸製剤について，ビタミンＢ１の安定性を考慮して，混合前の亜硫酸水素ナトリウム濃度を，例えば，０．１８０～０．２ｇ／Ｌを含む範囲のものとすることにより，混合後の該濃度を０．０４９～０．０５４５ｇ／Ｌを含む範囲のものとして，ひいては，そのことによって，第１室と第２室との混合後４８時間後のビタミンＢ１の残存率について９０％を越える量を確保することは，当業者が容易になし得ることといえる。
〔相違点３〕
高圧蒸気滅菌は，そもそも輸液製造の分野において滅菌手段として汎用されているものである上，特開平８－７０９号公報（甲３０）の製造例１及び特開平８－１４３４５９号公報（甲３１）の実施例１などにおいて，ビタミンＢ１を配合された可撓性の２室プラスチック容器入りの輸液製剤に対しても適用されている手段であるから，引用発明のような輸液製剤に対して適用することは，当業者が容易になし得ることである。
〔相違点４〕
輸液製造の分野において，輸液をメンブランフィルターで濾過して除菌することは周知であるから，引用発明についても，当然にメンブランフィルターで濾過しているものと解され，相違点４については，実質的な相違点とはいえない。
また，仮に，引用発明において，必ずしもメンブランフィルターで濾過しているものとは解し得ないとしても，このような周知技術を適用することは当業者が容易になし得ることである。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（引用発明の認定誤りに伴う一致点の認定の誤り，相違点の看過）
について
審決は，調剤である引用発明を輸液製剤と認定した点で，引用発明の認定を誤り，本件発明との一致点の認定を誤った。また，審決は，本件発明では，第１室の輸液にビタミンＢ１が含有されているのに対して，引用発明では，ビタミン類が第１室の輸液に後から混注されたものであることを相違点として認定しなかった点で，相違点を看過するという誤りを犯した。
(1)本件発明
本件発明は，それ自体が完成した製剤として詳細な構成をもって特許されたものであり，最終製品として薬事法の承認も得て市販されることが予定された具体的な「製剤」である。本件発明は，「製剤」として特定度の高い発明であり，厚生労働省医薬局の「安定性試験ガイドライン」（甲４３）の「製剤」（剤系に処方され，市販される形の最終的な包装容器に容れられた医薬品）にも該当するものである。本件発明の実施品は，連通前の保存期間ないし有効期間が１年以上であり，長期にわたる。
(2)引用例１の記載
引用例１は，ツインバッグ輸液製剤として製造市販されているピーエヌツイン－２号の第１室の輸液に，それとは別の製剤であるマルチビタミン類を後から混注して，複数の温度条件及び遮光条件の条件下で保存した後の内容物の安定性を試験した結果を報告し，医療機関や保険調剤薬局のクリーンベンチ内でマルチビタミン剤を混注することを提案する調剤に関する論文であって，ビタミンＢ１を第１室に含有する２室容器入り輸液製剤は，記載されていない。引用例１に記載されているのは，病院における調剤行為にほかならない。引用例１において，ビタミン類の安定性を問題にしているのは，在宅中心静脈栄養法の患者に交付する１か月を最長期間とする（甲４４）調剤の場面においてである。
(3)製剤と調剤との違い
「製剤」とは，「調剤，保存あるいは使用に便利で，かつ治療効果を十分に発揮できるように加工すること」をいうが（甲３２），かかる化学大事典の記載は，「製剤」と「調剤」が異なる概念であることを前提としている。当業者である製薬企業によって業として製造される「医療用薬品」としての「製剤」と，かかる製剤に医療の現場で他の製剤が添加される「調剤」とは，明らかに区別されるものである。「院内製剤」は，医師・薬剤師の調剤行為とその結果調製された薬剤を意味し，一般的な「製剤」とは区別される。大審院判決でも，一定の処方に従って１種以上の薬品を配合し，又は１種以上の薬品を使用し，一定の分量に従い特定の用法に適合するように特定人の特定疾患に対応するように調製することを「調剤」と定義付けている（甲４６）。特許法においても，「調剤」は，医薬の製造業者の製造及びその製造に係る医薬すなわち「製剤」とは異なる概念として規定されている。
(4)引用発明の認定の誤り
引用発明は，病院等において在宅治療の患者のために２室容器入り輸液製剤の第１室にマルチビタミン類を混注するという調剤をして得られた調製液であって，製剤ではない。それにもかかわらず，引用発明を製剤とした審決には誤りがある。
(5)一致点の認定の誤りないし相違点の看過
アビタミン剤を後から輸液に混注するのではなく，予め混合して製剤にすると，下記の３つの新たな技術的課題が生じる。ビタミン剤を予め混合して製剤とするか，後から輸液に混注するかは，極めて重要な相違点であるから，これを看過して進歩性判断を行うことは許されない。
①引用発明のように，ビタミン剤を後から輸液に混注する場合には，加熱滅菌や長期保存によるビタミンへの影響を考慮する必要がないのに対して，本件発明のように，ビタミン剤を予め混合して製剤とする場合には，加熱滅菌によるビタミン安定性への影響を考慮しなければならない。
②ビタミンＢ１がアミノ酸の安定化剤である亜硫酸塩共存下で分解されることが当業者に周知であるところ，ビタミンＢ１を予め混合したツインバッグ製剤にするためには，長期保存によるアミノ酸の保存安定性と，２液混合後のビタミンＢ１の安定性を両立しなければならない。
③ビタミン群を予め混合して製剤とする場合には，長期保存によるビタミンの安定性への影響が新たな課題となる。


イまた，本件出願日である平成９年２月１４日の３年後でさえ，２室容器入り輸液製剤の１室にビタミンを予め収容した製剤は想定されていなかったのであって（甲１４），本件発明と引用発明とは全く異なる技術思想に基づくものといえる。２取消事由２（相違点１についての判断の誤り）について(1)審決は，誤った一致点の認定を前提として，相違点１について誤った認定判断をした。
ア引用例１は，在宅医療のために既存の高カロリー輸液にマルチビタミン剤を添加する使用方法とその使用可能性の確認を開示したにすぎず，アシドーシスを防止するためにマルチビタミンではなく，ビタミンＢ１のみを添加する製剤を開示も示唆もしていない。
総合輸液中にはアミノ酸の保存の目的で亜硫酸塩が加えられていることや，亜硫酸塩がビタミンＢ１を分解する作用を有することが周知であったとしても，当業者が，ビタミンとしてビタミンＢ１のみを含有させ，亜硫酸塩とビタミンＢ１の配合量をビタミンＢ１の有効量の維持に適切な量とし，かつ，亜硫酸塩の量をアミノ酸保存に必要な最適範囲とする，本件発明の技術思想に想到するものではない。イ同じ「ビタミンの安定性」であっても，本件発明では２室連通後の亜硫酸水素ナトリウムとの関係での点滴期間中の安定性のことを問題にしているのであって，引用例１における保存中の安定性とは課題が異なる。ウ引用例２及び医薬品副作用情報（甲３８）は，２室容器入り輸液製剤の１室に予めビタミンＢ１を含有させる構成を示唆しない。(2)本件発明には，顕著な効果がある。
すなわち，本件発明は，ビタミンとしてビタミンＢ１のみを添加し，亜硫酸塩とアミノ酸及びビタミンＢ１の配合比を適切に定めて配合し，製剤化することによって，アシドーシスを惹起することなく，臨床において簡便な操作で必要量を迅速に，安定的・連続的に投与できるものである。この効果は，ビタミンＢ１がアシドーシスの抑制ないし治療に有効であるという一般的な効果とは異なり，当業者が予期できないものである。
３取消事由３（相違点２についての判断の誤り）について(1)審決は，誤った一致点の認定を前提として，相違点２について誤った認定判断をした。
(2)引用例１ないし３のいずれにも，ビタミンＢ１を予め輸液に混合させてツインバッグ製剤とすることは開示されていないにもかかわらず，相違点２に係る構成につき容易想到とした審決の判断には誤りがある。審決は，アミノ酸の保存安定性と混合後のビタミンＢ１の残存率を両立させる数値範囲を見出したことの技術的意義を理解していない。
引用例１は，既にツインバッグ製剤として製造されているピーエヌツイン－２号に，それとは別の製剤であるネオラミン・マルチＶ（マルチビタミン）を後から添加して，種々の条件下で，内容物の安定性を試験した結果を開示するものにすぎず，ビタミン類の中からビタミンＢ１のみを予め輸液に混合させてツインバッグ製剤とすることを，記載も示唆もしていない。まして，２室開通混合後の亜硫酸塩濃度やビタミンＢ１の残存率について何ら示唆するものではない。引用例３は，既存のツインパック製剤であるピーエヌツイン－２号の２室を開通後に，既存のマルチビタミン剤を後から混注する方法を開示するのみで，ビタミンＢ１やビタミンＣの含量低下の解決策として，遮光以外何ら記載も示唆もしていない。また，ビタミンＢ１とビタミンＣを並列的に挙げており，ビタミンＢ１のみに着目して保存安定性を改善することを示唆していない。引用例３に接した当業者が，ビタミンＢ１含量低下の原因が亜硫酸塩であるという周知事項から，ピーエヌツイン－２号の亜硫酸塩含量では２室開通後のビタミンＢ１の保存安定性を確保するには不十分であることを理解したとしても，マルチビタミン剤からビタミンＢ１のみを取り出して予めいずれかの輸液に混合して製剤とすることまでは想到し得ない。引用例２は，亜硫酸塩濃度とビタミンＢ１，ビタミンＣの安定性に関するものであるが，既存のマルチビタミン剤の中からビタミンＢ１のみに着目して，予め輸液に混合して製剤とすることについて示唆していないし，そもそもツインバッグの輸液製剤を使用しておらず，既成の輸液製剤及びビタミン製剤をどのように組み合わせ，どのように調製するのが適切か，すなわち，ビタミンＢ１の含量が多いビタミン製剤あるいは亜硫酸塩含量の少ない製剤を選択するかという点，使用直前にビタミン製剤を混注することが必要であるという点を示唆するにとどまっている。したがって，引用例２は，組合せが決められてしまうツインバッグ製剤よりも，それぞれ個別の市販製剤の方が，自由に組み合わせることができ，目的に最も適合する組合せによる調製が可能となるから望ましいことを示唆しているのであって，これに反して，いずれかの輸液に予めビタミンＢ１を混合して，これをツインバッグ製剤とすることなど想到し得ない。
(3)このように，引用例１ないし３のいずれにも，ビタミンＢ１を予め輸液に混合して製剤することについて示唆がなく，引用発明と引用例２，３記載の発明を組み合わせても，ビタミンＢ１製剤を後から第１室の糖輸液に混注する発明となるにすぎず，相違点２に係る構成は想到し得ない。
また，予めビタミンＢ１を輸液に混合して製剤にしようとすれば，不安定なビタミンＢ１を加熱滅菌した上で保存安定性に優れた製剤として調製しなければならない上に，アミノ酸輸液の保存安定性と２室開通混合後のビタミンＢ１安定性の両立を実現しなければならなくなるから，予めビタミンＢ１を輸液に混合することは，容易に想到できるものではない。審決が，引用発明と引用例２，３記載の発明の組合せから想到されるという発明における２室開通前の亜硫酸塩濃度は，０．１８０～０．２ｇ／Ｌであって，０．０５ｇ／Ｌ～０．２ｇ／Ｌという本件発明の範囲のうちのごく一部が重複するにすぎない。このことから直ちに，下限値を０．０５ｇ／Ｌとする本件発明に想到するとは考えられない。市販品であるアミノ酸輸液において最も低い亜硫酸塩濃度が０．２ｇ／Ｌであれば，当業者は，それ以下にすれば製剤としての安定性を保てないと考えるのが合理的であるから，それ以下の亜硫酸塩濃度とする点は，当業者において容易に想到できないものである。４取消事由４（相違点３についての判断の誤り）について(1)引用発明では，少なくとも，ビタミンＢ１が第１室に充填された後に高圧蒸気滅菌は施されておらず，ビタミン剤が高圧蒸気滅菌による影響を受けることはないから，本件発明とは前提が異なる。引用発明に高圧蒸気滅菌が施されると仮定したら，ビタミン類が添加されていない状態の輸液製剤の製造工程においてであって，ビタミン剤が混注された後の段階ではない。


(2)審決は，ビタミンＢ１が後から輸液製剤に混注されたか，予め輸液に混合されたかという引用発明と本件発明との相違点を看過したため，ビタミン類が不安定であり，加熱滅菌した保存安定性に優れた経静脈用総合栄養輸液製剤の調製が困難であるという技術的課題を認識しないまま，相違点３の構成につき容易に想到できるという誤った判断をした。
５取消事由５（相違点についての全体的・総合的判断の欠如）について審決は，本件発明と引用発明との一致点の認定を誤り，誤った前提で相違点２ないし４について認定し，それについて判断した。相違点１ないし４の認定及び判断は相互に関連するにもかかわらず，審決はそれぞれ個別に判断して本件発明の進歩性を否定した点において，判断手法を誤った。
第４被告の反論
１取消事由１（引用発明の認定誤りに伴う一致点の認定の誤り，相違点の看過）
に対して
審決に一致点の認定の誤りや相違点の看過はない。原告の主張は，物の発明である本件発明を方法の発明と対比しようとするものであって，一致点・相違点の判断手法として不適切である。仮に引用発明を「調剤行為により得られたもの」と解したとしても，原告主張の本件発明の解釈は不当であるから，引用発明と対比する前提を欠く。また，引用発明に，最終製品として薬事法の承認を得て市販されることを予定した具体的な製剤が開示されているかどうかを評価する必要はない。
(1)本件発明
本件発明は，特許請求の範囲の記載に基づいて認定されるべきである（リパーゼ判決）。特許請求の範囲にも，明細書にも，本件発明を，原告が主張する「最終製品として薬事法の承認を得て市販されることを予定した具体的な製剤」に限定して解釈すべき根拠はない。厚生労働省医薬局の「安定性試験ガイドライン」（甲４３）は薬事法の承認を得て市販される医薬品を対象に作成されたものであるから，そこでの「製剤」の定義は特殊であって，本件発明の解釈の根拠とはなり得ない。
(2)引用例１の記載
本件発明は物の発明であるから，それと対比すべき引用例１に記載された発明も「ビタミン類を添加した後の薬剤」という「物」であって，原告が主張するような「調剤行為」ではない。
(3)製剤と調剤の違い
「製剤」とは，化学大辞典（甲３２）のとおりで，病院内で調製したものを含む意味で使用される。引用例１に記載された，ピーエヌツイン－２号の第１室にマルチビタミン剤を混合したものも，２室容器入り輸液製剤である。ビタミン類が予め添加されるか，後から添加されるかにかかわらず，結果として第１室に含まれている以上，第１室の輸液にビタミンＢ１を含有する２室容器入り輸液製剤という点で一致する。
(4)引用発明の認定
「製剤」は，病院内で調製した院内製剤をも含む意味で使用される（甲３２）ので，引用例１に記載された，ピーエヌツイン－２号の第１室にマルチビタミン剤を混注したものも２室容器入り輸液製剤といえる。審決の引用発明の認定に誤りはない。
(5)一致点，相違点の認定
ア引用発明において，ビタミン類の添加の時期にかかわらず，結果として，ビタミン類が第１室に含まれている以上，本件発明と引用発明とは，第１室の輸液にビタミンＢ１を含有する２室容器入り輸液製剤という点で一致する。審決の一致点の認定に誤りはなく，相違点の看過もない。
なお，原告の主張するように，本件出願時に引用発明には存在しなかった新たな課題が存在していたわけではない。
まず，加熱滅菌処理によるビタミンへの影響，長期保存によるビタミンの安定性という課題は，本件出願時の周知事項であって解決済みであった（特開平８－１４３４５９号公報（甲３１）の実施例２，引用例１の表４ないし７）。また，アミノ酸の保存安定性と混合後のビタミンＢ１の安定性を両立し得るビタミンＢ１と亜硫酸塩の至適量の発見の要請というビタミン添加製剤の課題は存在しない。イまた，原告が主張するように，本件発明と引用発明との間に技術思想にギャップは存在するわけではない。引用発明は，亜硫酸塩が含まれていない１室にビタミンＢ１を含むビタミンを混合する点で，本件発明と同じ技術思想に基づくものである。ビタミン添加後の一定期間の安定性が確認できれば，利便性向上のために，予め輸液に添加した態様とすることは技術常識である。２取消事由２（相違点１についての判断の誤り）に対して(1)そもそも相違点１の認定に誤りはない。
(2)審決は，相違点１は周知事項に基づいて容易になし得たと判断したのであるから，引用例１にビタミンＢ１のみを添加した製剤が記載されていないからといって，本件発明の容易想到性を否定する判断に直接結びつくものでない。引用例１でも，アシドーシスがビタミンＢ１欠乏によるものであることが認識されている。また，医薬品副作用情報（甲３８）には，経静脈栄養療法の施行中にビタミンＢ１欠乏によるアシドーシスが起こることがあるのでビタミンＢ１の投与を併せて行うとの警告が記載されている。これらは，当業者にビタミンとしてビタミンＢ１のみを用いればよいという示唆を与えるものである。
(3)ビタミンＢ１とアシドーシスの関連は周知であるから（甲１，２，３１，３８，乙１，２），本件発明においてビタミンＢ１のみを含有させたことによって生じるアシドーシス減少という効果は，当業者が予測する範囲内のものである。３取消事由３（相違点２についての判断の誤り）に対して(1)そもそも相違点の認定に誤りはない。ビタミン添加後の一定期間の安定性が確認できれば，利便性の向上のために，予め輸液に添加した態様とすることは当然の流れである。
(2)引用例１ないし３についての原告の主張は失当である。引用例１には，２室容器入り経静脈用総合栄養輸液製剤の１室にビタミンＢ１を収容した製剤が開示されている。輸液開発の変遷過程に鑑みれば，当業者にとって，ビタミン類を使用時混合した際の一定期間の安定性確認ができれば，利便性の向上や細菌混入防止のために，次に，ビタミン類を予め輸液に混合した態様とするのは，当然の流れである。


引用発明と同じピーエヌツイン－２号におけるビタミン類の安定性を検討した引用例３の記載内容から，当業者は引用発明の亜硫酸塩濃度では２層開通混合後のビタミンＢ１の安定性が不十分であることを理解し，改善する動機付けが生じる。そして，引用例２には，原告が主張するように，ツインバッグ製剤よりも個別製剤が好ましいことについて記載されているわけではなく，ビタミンＢ１の力価低下が，ビタミンＢ１濃度よりも亜硝酸塩濃度に依存することが記載されているから，亜硫酸塩を減らそうとすることは容易である。したがって，引用例２の開示から，本件発明の亜硫酸塩濃度に至ることは，当業者が容易に想到することである。アシドーシスがビタミンＢ１欠乏によるものであることは，引用例１でも認識されているし，技術常識であるから，ビタミンＢ１に着目し，保存安定性を改善する動機付けがある。本件出願日前に，２室容器入り輸液製剤の１室にビタミンを予め収容したものは知られていた（甲３０，３１）。ビタミンＢ１が亜硫酸塩により分解されることは周知だから，引用例２，３の開示を受けて，亜硫酸塩の濃度を下げるのは当然のことである。
(3)本件発明において，引用発明と引用例２，３記載の発明の組合せと重複する部分が進歩性を有しないのは当然のことである。
４取消事由４（相違点３についての判断の誤り）に対して(1)そもそも，審決に相違点の看過はない。
(2)配合成分を添加した後で高圧蒸気滅菌を行うことは，技術常識である。滅菌処理により内容物が影響を受けることも常識であって，当業者ならば滅菌処理の影響を考慮して滅菌条件や仕込み量などを適宜設定するから，技術的課題は特別なものではない。また，少なくともビタミンＢ１に関しては，輸液中において高圧蒸気滅菌を施したとしても安定であることが知られていた（甲３１）から，ビタミンＢ１を含む輸液がバッグに充填される際に高圧蒸気滅菌を適用することに阻害要因はない。
５取消事由５（相違点についての全体的・総合的判断の欠如）に対して審決の判断手法に誤りはない。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（引用発明の認定誤りに伴う一致点の認定の誤り，相違点の看過）
について
(1)本件発明について
本件発明は，上記第２の２記載のとおりの「２室容器入り経静脈用総合栄養輸液製剤」である。ここでいう「製剤」とは，医薬品の本質に変化を及ぼさないで，主として物理的操作（例えば，粉砕，混合，練合せ，浸出又は蒸発など）によって，調剤，保存あるいは使用に便利で，かつ，治療効果を十分に発揮するように加工して得られたものを意味する技術用語である（甲３２）。本件発明は，第１室にグルコース及びビタミンを，第２室にアミノ酸のほかに安定剤として亜硫酸塩を含み，２室あるうちの一方又は双方に電解質も配合されており，加熱滅菌時及び長期保存時にビタミンＢ１が安定しているほか，簡便に投与でき，アシドーシスを発症しないという効果を有する（本件明細書（甲１８，２１）の段落【０００３】～【０００７】，【００１０】～【００１７】，【００３６】～【００４９】）。
(2)引用発明
引用例１（甲１）は，「ピーエヌツイン®のＨＰＮ（判決注：在宅中心静脈栄養法）への有用性」と題する論文であって，患者や家族が使用時に輸液製剤にマルチビタミン剤を混注することの煩雑性等の問題点を解消するために，２室容器入り輸液製剤であるピーエヌツイン－２号の第１室にマルチビタミン剤であるネオラミン・マルチＶを混注し，各種条件下で保存した後のビタミン類の安定性について検討した結果，医療機関等で混注したものを１４日分まで患者に交付できることを報告したものである。引用例１には，保存安定性を検討する対象として，ピーエヌツイン－２号の第１室にネオラミン・マルチＶを混注したものが記載されている。ピーエヌツイン－２号（甲１２）は，第１室にブドウ糖，塩化ナトリウム，酢酸カリウム，リン酸二水素カリウム，硝酸マグネシウム，グルコン酸カルシウム，硝酸亜鉛を，第２室にＬ－イソロイシン，Ｌ－ロイシン，酢酸Ｌ－リジン，Ｌ－メチオニン等のアミノ酸のほかに，安定剤として亜硫酸水素ナトリウムを含むものであり，ネオラミン・マルチＶ（甲３３）は，ビタミンＢ１である塩酸チアミンのほか，リン酸リボフラビン－トリウム，塩酸ビリドキシン，パンテノール等を含むものであり，いずれも調剤又は保存に便利で，かつ，水分や電解質，栄養素などの補充という治療効果を十分に発揮するように加工して得られた製剤であるといえる。そして，ピーエヌツイン－２号にネオラミン・マルチＶを混注したものも，コンタミ（異物混入）の問題や，患者やその家族の煩雑さといった問題を解決し，室温で保管できるという利点を有するものであり，保存又は使用に便利で，かつ，治療効果を十分に発揮するように加工して得られた製剤であるといえる。したがって，審決が認定したとおりの引用発明を認定することができる。
(3)本願発明と引用発明の対比
以上を前提に，本願発明と引用発明を対比すると，両者の一致点及び相違点は審決で認定したとおりとなる（前記第２の３(2)イ）。
(4)原告の主張について
ア原告は，本件発明は最終製品として薬事法の承認を得て市販されることを予定した具体的な製剤であって，２室輸液製剤にビタミン剤を後から混注した調整液である引用発明とは相違する旨主張する。
しかし，本件発明は，上記のとおりの「２室容器入り経静脈用総合栄養輸液製剤」であって，特許請求の範囲の記載に，薬事法の承認を得て市販されることを予定した具体的な製品であるという発明特定事項はない。そして，「製剤」の意義は，当業者にとって，「調剤，保存あるいは使用に便利で，かつ，治療効果を十分に発揮できるように加工すること」をいうと解され（甲３２），「製剤」に該当するために「薬事法の承認」を得る必要はない（「安定性試験ガイドライン」（甲４３）は，厚生労働省医薬局が薬事法の承認を得て市販される医薬品を対象に作成したものであるから，当業者における通常の意義とは異なる意味で「製剤」という用語が使用されていると認められる。）。しかも，本件明細書にも，薬事法の承認を要求することを示唆するような記載はなく，これを踏まえても，特許請求の範囲の解釈に変わりない。この点の原告の主張は，前提において誤りである。


他方，上記のような，化学大事典（甲３２）に記載されている「製剤」の意味からすれば，院内製剤も「製剤」に含まれる。例えば，社会保険病院薬剤師会のホームページ（甲４１）にも，院内製剤と薬局製剤を区別しているとはいえ，「１．製剤（院内製剤）医薬品を製造することを製剤と言い表します。・・・病院・診療所の薬剤部門（病院薬局）で製剤された薬剤を，特に，院内製剤・・・と呼んでいます・・・」と記載されており，院内製剤が「製剤」に含まれない前提に立つと解されるものではない。したがって，引用発明において，ビタミン類を後から混注するという過程を経ることになるとしても，物の発明は，その完成品をもって対比せざるを得ない以上，「製剤」であることに変わりなく，この点は本件発明との相違点を構成しない。したがって，原告の主張は採用することができない。
イなお，原告は，本件発明のように予めビタミン類を配合することで，後からビタミン剤を混注した引用発明には存在しなかった新たな課題が生じる旨主張するが，この点は，引用発明から本願発明を容易に想到できるかを判断する際の要素として考慮すれば足りるのであって，引用発明の認定や本件発明と引用発明の対比に直ちに影響を及ぼすものではない。
(5)小括
したがって，取消事由１には理由がない。
２取消事由２（相違点１についての判断の誤り）について(1)本件出願日当時，高カロリー輸液療法において，ビタミンＢ１の欠乏によるアシドーシスの問題が広く知られており，当業者であれば，輸液投与に際して有効量が確保できるようビタミンＢ１の力価に注意を払うことが通常であった（甲２，３１，３８，乙１）。このことは，引用例１においても「ＨＰＮは長期に渡る療法となる場合もあるため，ビタミンＢ１欠乏によるアシドーシスが問題となる。今回の実験においてもビタミンＢ１の残存率の低下が懸念されたが，いずれの条件下でも安定性が確認された。」（６３頁右欄５行～６５頁左欄３行）と記載され，ビタミンＢ１の安定性について特に注目されているとおりである。このような技術水準において，アシドーシスの問題を解決することを目的とするならば，引用発明の第１室に配合するビタミンとして，ビタミンＢ１を含有させれば足りることは，当業者にとって自明である。そして，本件出願日において，ビタミンＢ１製剤は容易に入手可能で輸液に混注できるし（甲２８。同文書は本件出願日後の平成９年６月２３日に作成されたものであるが，ビタミン剤の開発経過からすると，本件出願日においてビタミンＢ１製剤は既に容易に入手できたと認められる。），ビタミンとしてビタミンＢ１のみを含む輸液も含まれていたから（甲３１），マルチビタミン剤を用いずにビタミンＢ１のみを含有させることに，格別の技術的困難性は認められない。
したがって，相違点１に係る構成は，引用発明及び周知技術から当業者が容易になし得たことであり，審決の判断に誤りはない。
(2)原告の主張について
ア原告は，引用例１は，在宅医療のために既存の高カロリー輸液にマルチビタミン剤を添加する使用方法とその使用可能性の確認を開示したにすぎず，アシドーシスを防止するために，マルチビタミン剤ではなくビタミンＢ１のみを添加することを開示も示唆もしていない，輸液中にアミノ酸の保存の目的で添加された亜硫酸塩がビタミンＢ１を分解することが周知であったとしても，ビタミンとしてビタミンＢ１のみを含有させることを想到できるわけではない旨主張する。しかし，上記(1)のとおり，引用例１には，ビタミンＢ１欠乏によるアシドーシスの問題点が指摘されているところであり，ビタミンＢ１に着目した課題が見出されているといえるし，ビタミンＢ１以外のビタミンを含んだマルチビタミン剤を添加する方法によって，課題解決ができる旨を開示するものでもない。本件出願日当時の技術水準を考慮すれば，ビタミンＢ１のみを含有させることが当業者にとって容易に想到し得たことは上記(1)のとおりであって，原告の主張は失当である。イ原告は，本件発明は，ビタミンとしてビタミンＢ１のみを配合し，亜硫酸塩とアミノ酸及びビタミンＢ１の配合比を適切に定めて配合し，製剤化することによって，アシドーシスを惹起することなく，臨床において簡便な操作で必要量を迅速にかつ安定的かつ連続的に投与できるという当業者が予測し得ない効果を有する旨主張する。
しかし，原告が主張する効果のうち，アシドーシスを惹起せずに，連続投与できるという効果については試験例３の表１１に基づく効果と解されるところ，そこには，１日当たりに投与するビタミンＢ１の量に関する記載があるだけであって，他のビタミンも併せて添加された場合との対比はなく，また，ビタミンＢ１の安定効果についても，試験例４の表１２，１３の記載によれば，亜硫酸塩やアミノ酸の配合比にも関連するものと認められ，いずれの効果も，ビタミンとしてビタミンＢ１のみを配合するという相違点１に係る構成により奏される効果とは認められない。(3)以上のとおりであるから，取消事由２は理由がない。３取消事由３（相違点２についての判断の誤り）について(1)審決は，相違点２について，引用例３の開示を踏まえれば，当業者は引用発明の２層開通混合後のビタミンＢ１の安定性は不十分であると理解するから，それを改善する動機がある，引用例２の教示に従って引用発明の亜硫酸水素ナトリウムを低濃度とすることで相違点２に係る本件発明の構成に至ることは当業者が容易に想到し得ることである旨判断したが，かかる判断には誤りがあると考える。その理由は次のとおりである。
ア本件発明
本件発明は，上記第２の２のとおりであって，ビタミンＢ１及び亜硫酸塩の濃度は，２室開通前のそれぞれの濃度，２室開通混合後の亜硫酸塩の濃度，及び２室開通混合後４８時間後のビタミンＢ１の残存率によって特定されている。
イ引用発明


引用例１は，「ピーエヌツイン®のＨＰＮへの有用性」と題する論文であって，患者や家族が使用時に輸液製剤にマルチビタミン剤を混注することの煩雑性等の問題点を解消するために，医療機関等でマルチビタミン剤を混注したものを患者に交付することの可能性を検討したものである。具体的には，２室容器入り輸液製剤ピーエヌツイン－２号の第１室にマルチビタミン剤であるネオラミン・マルチＶを混注し（この中にはビタミンＢ１である塩酸チアミン３ｍｇが含有されている。），各種条件下で保存した後のビタミン類の残存率を測定した結果，室温完全遮光条件で１４日後まで安定した残存率を確保できることが示され，「ＰＮのＨＰＮ療法への有用性として，ＰＮのＩ層に医療機関や保険調剤薬局のクリーンベンチ内でマルチビタミン剤を混合し，混注した口に専用のキャップをし，アルミ外包装に脱酸素剤と一緒に入れ，ポリシーラーを用い，閉じ，１４日分まで患者に交付でき，コンタミの問題や患者やその家族の煩雑さの問題解決にもつながることが考えられる。」（６５頁左欄５行～右欄３行）との考察が示されている。
審決は，ネオラミン・マルチＶを第１室に混注した後のピーエヌツイン－２号を引用発明として認定した。
ウ引用例３の開示内容
引用例３は，「市販高カロリー輸液中でのソービタ®のビタミンの安定性（第４報）」と題する論文であり，点滴中のビタミン安定化のために用いる遮光カバーの効果を検討する目的で，２室を開通混合しマルチビタミン剤を混注したピーエヌツイン－２号中の各種ビタミンの残存率を開通混合後４８時間まで経時的に測定した実験結果を報告したものである。表２には，ビタミンＢ１の残存率について，６時間後は遮光カバーを施しても施さなくても９４．３～９５．３％，２４時間後は同様に８０．５～８３．６％であるのに対して，４８時間後には遮光カバーを施しても施さなくても６４．９～７４．５％に低下するという結果が示され，「遮光カバー（Ｉ）（判決注：茶乳色）と（Ｅ）（判決注：暗黄褐色）とは遮光効果については大差なく，有効であることが分かった。この２種の遮光カバーとも，室温で６時間までに注入が終われば，ビタミンの安定性は保たれるものと考える。実際には，８時間かけて１パックを注入するケースが多い。６時間目のデータをみる限り，８時間でも，表示量の９０％以上保たれることと考えられる。」との考察が示されている。
エ審決の判断について
審決は，引用例３の記載を踏まえれば，引用発明のピーエヌツイン－２号の２室開通後のビタミンＢ１の安定性を改善する動機があると判断した。確かに引用例３には，前記ウのとおり，２室開通後４８時間経過した場合には，ビタミンＢ１の残存率が低下することが示されているが，それとともに，６時間経過後であれば安定性に問題はなく，２４時間経過後であっても８割程度以上が残存していることも示されている。他方，ピーエヌツイン－２号は２室合計１１００ミリリットル入りであって，通常これを用いた点滴注入は，直前に第１室と第２室が開通され，その後，８～１２時間程度で終了するものと認められる（甲２，１２，３５）。そうすると，引用例３の記載を踏まえても，引用発明の２室開通後，点滴終了後までのビタミンＢ１の安定性が不十分であると当業者が認識することはない。したがって，引用例３の記載を踏まえれば，引用発明の２室開通混合後のビタミンＢ１の安定性を改善する動機があるとの審決の判断には，誤りがある。そして，２室開通混合後のビタミンＢ１の安定性確保以外に引用発明に引用例２に記載された発明を適用する動機を見出すことはできないから，引用例２の開示内容について検討するまでもなく，審決の相違点２に関する判断には誤りがある。
(2)被告の主張について
被告は，引用例３は引用発明と同じピーエヌツイン－２号に関するものであるから，当業者は引用例３の開示内容から引用発明の亜硫酸塩濃度では２室開通後のビタミンＢ１の安定性が不十分であることを理解し，改善する動機がある旨主張する。しかし，通常のピーエヌツイン－２号の使用方法を前提とする限り，引用例３の記載から２室開通後のビタミンＢ１の安定性の問題点が把握できないことは，上記(1)のとおりであって，被告の主張は，引用例３が２室開通直後からビタミンＢ１が不安定であることを示唆したものと誤って評価しているか，本来の使用方法と異なるような，あえて２室開通後長時間放置した場合を設定して，その際の課題を動機付けとしているといわざるを得ないのであって，採用の限りではない。(3)以上のとおり，審決の相違点２についての判断には誤りがあり，原告主張の取消事由３は理由がある。
４取消事由４（相違点３についての判断の誤り）について(1)審決は，高圧蒸気滅菌は，輸液製造分野において汎用されている上に，ビタミンＢ１を配合した２室容器入り輸液製剤に対しても適用されている手段であるから，引用発明に適用することは当業者が適宜なし得ることである旨判断した。しかし，引用例１から認定された引用発明は，市販の２室容器入り輸液製剤であるピーエヌツイン－２号の第１室にマルチビタミン剤であるネオラミン・マルチＶを混注したものであるところ，引用例１は，第１室に混注した後のビタミン類の安定性について検討した結果，医療機関等のクリーンベンチ内で第１室にマルチビタミン剤を混注し，混注した口に専用キャップをしたピーエヌツイン－２号を，アルミ外包装に脱酸素剤と一緒に入れポリシーラーにより閉じたものを１４日分まで患者に交付できることを報告する論文であるから，引用例１から導き出される引用発明において，マルチビタミン剤混注後のピーエヌツイン－２号を滅菌することは予定していないと認められる。したがって，たとえ輸液製剤を高圧蒸気滅菌することが周知であるとしても（甲８ないし１１，３０），引用発明に適用する動機付けはない。むしろ，一般にビタミン類は熱や光によって分解されやすいという技術常識からすれば，マルチビタミン剤を混注した後のピーエヌツイン－２号を高圧蒸気滅菌すると，ビタミン類が分解されてしまい，アシドーシス予防効果を充分に達し得ないことにもなりかねないから，高圧蒸気滅菌することには阻害要因があるといえる。以上のとおり，審決の上記判断には誤りがある。
(2)被告の主張について


平成３１年１月３１日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２９年（ワ）第４１０６号商標権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成３０年１０月４日
判決
原         告株式会社ショコラティエ・エリカ同訴訟代理人弁護士酒      迎    明      洋同補佐   人弁理   士今      井    貴      子被         告株   式会社   オジェ   ッティ同訴訟代理人弁護士眞      下    寛      之
同飯      田    明      弘
同川      岸    弘      樹
主文
１被告は，別紙ウェブサイト目録記載のウェブサイト並びに別紙被告商品目録記載の各商品の販売に係るパンフレット及びチラシ等の広告を内容とする情報に別紙被告標章目録記載１，２及び４ないし７の各標章を付して電磁的方法により提供してはならない。
２被告は，（住所は省略）所在の営業所の外壁及び掲示物に別紙被告標章目録記載１，２及び４ないし７の各標章を付して展示してはならない。３被告は，原告に対し，５１万１０５２円及びこれに対する平成２９年２月１７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。４原告のその余の請求をいずれも棄却する。
５訴訟費用は，これを５分し，その２を原告の，その余を被告の各負担とする。
６この判決は，第３項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１請求
１被告は，別紙ウェブサイト目録記載のウェブサイト並びにパンフレット及びチラシ等の広告を内容とする情報に別紙被告標章目録記載の各標章を付して電磁的方法により提供してはならない。
２被告は，（住所は省略）所在の営業所の外壁及び掲示物に別紙被告標章目録記載の各標章を付して展示してはならない。
３被告は，第１項のウェブサイトから別紙被告標章目録記載１ないし３，７及び８の各標章を抹消せよ。
４被告は，第２項の営業所の外壁及び掲示物から別紙被告標章目録記載４ないし６の各標章を抹消せよ。
５被告は，原告に対し，１２７２万０１７４円及びこれに対する平成２９年２月１７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，別紙商標権目録記載の各商標権を有する原告が，被告による別紙被告標章目録記載の各標章の使用行為が上記各商標権の侵害に当たると主張して，被告に対し，商標法（以下「法」という。）３６条１項及び２項に基づき，上記各標章の使用の差止めと抹消を求めるとともに，民法７０９条及び法３８条３項に基づき，被告が平成２６年１０月１日から平成２９年１月３１日までの間（以下「本件対象期間」という。）に上記各標章を使用したことによる損害賠償金１２７２万０１７４円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成２９年２月１７日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
１前提事実（争いのない事実，後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
⑴当事者
ア原告は，昭和５７年４月１７日に設立された菓子類の製造，販売等を目的とする株式会社であり（争いなし），本店所在地の建物１階においてチョコレート専門店「ショコラティエ・エリカ」を，同建物２階において日用雑貨の小売やラッピングサービスの提供を行う店舗「ＯＧＧＥＴＴＩ」を営んでいる（乙１）。
イ被告は，平成４年５月１８日に設立された日用雑貨の販売等を目的とする株式会社であり（争いなし），別紙被告商品目録記載の各商品（以下「被告商品」という。）を販売している（弁論の全趣旨）。
原告の商標権及びその登録商標
原告は，別紙商標権目録記載１の商標権（以下「原告商標権１」という。）及び同目録記載２の商標権（以下，「原告商標権２」といい，両者を併せて「原告商標権」という。）を有している（争いなし）。原告商標権１及び２の登録商標は同じである（以下「原告商標」という。）。
被告の行為
ア被告は，平成２６年１０月１日から平成２８年５月３１日までの間，別紙ウェブサイト目録記載のウェブサイト（以下「被告サイト」という。）において，被告商品の販売に関する広告に別紙被告標章目録記載１及び２の各標章（以下，順に「被告標章１」，「被告標章２」という。）を付して電磁的方法により提供し，もって被告商品の販売について被告標章１及び２を使用していた（弁論の全趣旨）が，その後，被告標章１及び２を抹消した（争いなし）。
イ被告は，平成２８年９月１日付けで，被告サイトにおいて，被告が被告商品の販売を目的として開催する展示会の案内広告に別紙被告標章目録記載３の標章（以下「被告標章３」という。）を付して電磁的方法により提供した上，その後，現在に至るまでその提供した状態を維持し，もって被告商品の販売について被告標章３を使用している（甲９の１，３，弁論の全趣旨）。
ウ被告は，平成２６年１０月１日から少なくとも本件訴状が送達された平成２９年２月１６日までの間，（住所は省略）にある営業所（以下「被告営業所」という。）において，被告商品の販売を行っている建物の看板に別紙被告標章目録記載４及び５の各標章（以下，順に「被告標章４」，「被告標章５」という。）を付して展示し，もって被告商品の販売について被告標章４及び５を使用していたが，遅くとも同年４月７日までには，上記看板を取り外した（乙１，弁論の全趣旨）。
エ被告は，平成２８年９月１４日から同月１６日までの間，被告営業所において，被告が被告商品の販売を目的として開催した展示会の案内版に別紙被告標章目録記載６の標章（以下「被告標章６」という。）を付して展示し，もって被告商品の販売について被告標章６を使用した（弁論の全趣旨）。
オ被告は，遅くとも平成１４年１０月１９日までには，被告サイト内の次ウェブページ（以下「被告ウェブページ」という。）において，被告商品の販売に関する広告に別紙被告標章目録記載７及び８の各標章（以下，順に「被告標章７」，「被告標章８」といい，被告標章１ないし８を併せて「被告標章」という。）を付して電磁的方法により提供した上，その後，少なくとも本件訴状が送達された平成２９年２月１６日に至るまでその提供した状態を維持した（甲１１の１ないし４，弁論の全趣旨）。
被告標章７
ＵＲＬhttp://    以下省略
ＵＲＬhttp://    以下省略


ＵＲＬhttp://    以下省略
被告標章８
ＵＲＬhttp://    以下省略
被告による被告商品の販売
被告は，平成２６年１０月１日から平成２９年１月３１日までの間（本件対象期間）に，被告商品を販売し，合計４１１０万５２４９円を売り上げた（乙２４の２，３０，３１，弁論の全趣旨）。なお，被告商品の販売業務において行われる顧客に対する便益の提供は，原告商標権の指定役務又は指定商品と同一又は類似の役務である（弁論の全趣旨）。
２争点
原告商標と被告標章との類否
⑵被告標章７及び８の使用の有無
被告標章１ないし３の商標的使用の有無
先使用権の存否
継続的使用権の存否
損害不発生の抗弁の成否
原告の損害の額
３争点に対する当事者の主張
（原告商標と被告標章との類否）について
【原告の主張】
ア原告商標と被告標章１との対比
原告商標と被告標章１は，称呼が同一である上，その外観も，背景の形状と色，頭文字以外が大文字か小文字か，字体等の点は異なるものの，四角形の背景に白抜きで「オジェッティ」の欧文字がブロック体で横書きされている点において共通し，かつ，「Oggetti」という造語ともとれる単語が特徴的で強い印象を与えるため，被告標章１に接した取引者や需要者においてその営業主体を誤認混同するおそれがある。
したがって，原告商標と被告標章１とは類似する。
イ原告商標と被告標章２との対比
原告商標と被告標章２は，称呼が同一である上，その外観も，背景の有無や，頭文字以外が大文字か小文字か，字体等の点は異なるものの，「オジェッティ」の欧文字がブロック体で横書きされている点において共通し，かつ，「Oggetti」という造語ともとれる単語が特徴的で強い印象を与えるため，被告標章２に接した取引者や需要者においてその営業主体を誤認混同するおそれがある。
したがって，原告商標と被告標章２とは類似する。
ウ原告商標と被告標章３との対比
被告標章３の要部は「OGGETTI」の文字部分であるところ，同部分と原告商標とは，称呼が同一である上，その外観も，背景の色，字体といった点は異なるものの，背景に白抜きで「オジェッティ」の欧文字がブロック体を用いて大文字のみで横書きされている点において共通し，かつ，「OGGETTI」という造語ともとれる単語が特徴的で強い印象を与えるため，被告標章３に接した取引者や需要者においてその営業主体を誤認混同するおそれがある。
したがって，原告商標と被告標章３とは類似する。
エ原告商標と被告標章４との対比
原告商標と被告標章４は，称呼が同一である上，その外観も，背景や下線の有無，頭文字以外が大文字か小文字か，文字の色，字体等の点は異なるものの，えんじ色が使用されている点，「オジェッティ」の欧文字がブロック体で横書きされている点において共通し，かつ，「Oggetti」という造語ともとれる単語が特徴的で強い印象を与えるため，被告標章４に接した取引者や需要者においてその営業主体を誤認混同するおそれがある。したがって，原告商標と被告標章４とは類似する。
オ原告商標と被告標章５との対比
原告商標と被告標章５は，称呼が同一である上，その外観も，背景や下線の有無，頭文字以外が大文字か小文字か，字体等の点は異なるものの，えんじ色が使用されている点，「オジェッティ」の欧文字がブロック体で横書きされている点において共通し，かつ，「Oggetti」という造語ともとれる単語が特徴的で強い印象を与えるため，被告標章５に接した取引者や需要者においてその営業主体を誤認混同するおそれがある。したがって，原告商標と被告標章５とは類似する。
カ原告商標と被告標章６との対比
原告商標と被告標章６は，称呼が同一である上，その外観も，背景の有無や，頭文字以外が大文字か小文字か，文字の色，字体等の点は異なるものの，えんじ色が使用されている点，「オジェッティ」の欧文字がブロック体で横書きされている点において共通し，かつ，「Oggetti」という造語ともとれる単語が特徴的で強い印象を与えるため，被告標章６に接した取引者や需要者においてその営業主体を誤認混同するおそれがある。したがって，原告商標と被告標章６とは類似する。
キ原告商標と被告標章７との対比
原告商標と被告標章７は，称呼が同一である上，その外観も，背景の有無や，頭文字以外が大文字か小文字か，文字の色，字体等の点は異なるものの，えんじ色と赤色という同系色が使用されている点，「オジェッティ」の欧文字がブロック体で横書きされている点において共通し，かつ，「Oggetti」という造語ともとれる単語が特徴的で強い印象を与えるため，被告標章７に接した取引者や需要者においてその営業主体を誤認混同するおそれがある。
したがって，原告商標と被告標章７とは類似する。
ク原告商標と被告標章８との対比
被告標章８の要部は中心付近に配置された「Oggetti」に下線が引かれた部分であるところ，原告商標と被告標章８の要部は，称呼が同一である上，その外観も，背景や下線の有無，頭文字以外が大文字か小文字か，文字の色，字体等の点は異なるものの，えんじ色と赤色という同系色が使用されている点，「オジェッティ」の欧文字がブロック体で横書きされている点において共通し，かつ，「Oggetti」という造語ともとれる単語が特徴的で強い印象を与えるため，被告標章８に接した取引者や需要者においてその営業主体を誤認混同するおそれがある。
したがって，原告商標と被告標章８とは類似する。
ケ被告の主張について


被告は，原告が一つの店舗で一般消費者向けの小売店を営んでいるのに対し，被告は問屋や小売業者向けに卸売のみを行っており，原告商標と被告標章１ないし６とは需要者が全く異なっているから，需要者においてその営業主体を誤認混同するおそれはない旨主張する。しかし，そもそも，被告は，被告サイトや被告ウェブページ，被告が開催する展示会において一般消費者を対象とした小売を行っている。また，原告商標を用いた商品の販売の対象が一般消費者であり，被告標章を用いた商品の販売の対象が主に小売業者であるとしても，原告と被告は最終的には一般消費者が興味を持ち，購入することを予定した同種の商品を取り扱っていること，同一の事業主体が一般消費者向けの商品の小売と卸売を営むことは一般的であること，原告も被告も原告商標又は被告標章を付した商品広告をウェブサイトに掲載しているため，検索エンジンで検索すると，上記両サイトは検索結果において近接した順位で表示されることからすれば，原告商標と被告標章１ないし６との類似性は否定されない。
【被告の主張】
ア原告商標と被告標章１との対比について
原告商標と被告標章１は，称呼が同一であるが，原告商標の文字部分が細字で縦長のゴシック体を基調とした字形であり，周囲に配色されたえんじ色とも相まってシックでスマートな印象を与えるのに対し，被告標章１の文字部分は極太字のポップ体を基調とした字形を採用することによってポップな印象を与える点や，２文字目以降が大文字か小文字かという点において異なっており，両者の外観は大きく異なっている。また，「OGGETTI」ないし「Oggetti」という単語自体は特定の観念を生じさせるものではない。
以上に加え，原告は一つの店舗で一般消費者向けの小売店を営んでいるのに対し，被告は問屋や小売業者向けに卸売のみを行っており，需要者が全く異なることも併せ考えれば，被告標章１に接した需要者においてその営業主体を誤認混同するおそれはない。
したがって，原告商標と被告標章１とは類似しない。
イ原告商標と被告標章２との対比について
原告商標と被告標章２は，称呼が同一であるが，原告商標については，えんじ色の正方形中に白抜きで文字が配されているのに対し，被告標章２については，文字部分の周囲に配色されていない上，文字の部分についても，原告商標のそれが細字で縦長のゴシック体を基調とした字形であり，周囲に配色されたえんじ色とも相まってシックでスマートな印象を与えるのに対し，被告標章２のそれは明るい赤色（フェラーリレッド）で極太字のポップ体を基調とした字形を採用することによって明るくポップな印象を与える点や，２文字目以降が大文字か小文字かという点において異なっており，両者の外観は大きく異なっている。
また，「OGGETTI」ないし「Oggetti」という単語自体は特定の観念を生じさせるものではない。
以上に加え，被告標章１について述べたのと同様に，原告と被告とは需要者が全く異なることも併せ考えれば，被告標章２に接した需要者においてその営業主体を誤認混同するおそれはない。
したがって，原告商標と被告標章２とは類似しない。
ウ原告商標と被告標章３との対比について
被告標章３は文字の部分のみを切り離して見るべきではないから，原告商標と被告標章３とは，外観，称呼，観念のいずれについても異なっている上，被告標章１について述べたのと同様に，原告と被告とは需要者が全く異なることも併せ考えれば，被告標章３に接した需要者においてその営業主体を誤認混同するおそれはない。
したがって，両者は類似しない。
エ原告商標と被告標章４及び５との対比について
原告商標については，えんじ色の正方形中に白抜きで文字が配されているのに対し，被告標章４及び５については文字部分の周囲に配色されていない上，文字の部分についても，原告商標のそれが細字で縦長のゴシック体を基調とした字形であり，周囲に配色されたえんじ色とも相まってシックでスマートな印象を与えるものであるのに対し，被告標章４及び５のそれは明るい赤色（フェラーリレッド）で極太字のポップ体を基調とした字形を採用することによって明るくポップな印象を与える点や，２文字目以降が大文字か小文字かという点，下線の有無の点において異なっており，両者の外観は大きく異なっている。
また，「OGGETTI」ないし「Oggetti」という単語自体は特定の観念を生じさせるものではない。
以上に加え，被告標章１について述べたのと同様に，原告と被告とは需要者が全く異なることも併せ考えれば，被告標章４及び５に接した需要者においてその営業主体を誤認混同するおそれはない。
したがって，原告商標と被告標章４及び５とは類似しない。
オ原告商標と被告標章６との対比について
原告商標と被告標章６は，称呼が同一であるが，原告商標については，えんじ色の正方形中に白抜きで文字が配されているのに対し，被告標章６については，文字部分の周囲に配色されていない上，文字の部分についても，原告商標のそれが細字で縦長のゴシック体を基調とした字形であり，周囲に配色されたえんじ色とも相まってシックでスマートな印象を与えるのに対し，被告標章６のそれは明るい赤色（フェラーリレッド）で，どちらかといえば縦につぶれて縦横で字の太さが異なっており，やや角張った字形を採用することによって明るくポップな印象を与える点や，２文字目以降が大文字か小文字かという点において異なっており，両者の外観は大きく異なっている。
また，「OGGETTI」ないし「Oggetti」という単語自体は特定の観念を生じさせるものではない。
以上に加え，被告標章１で述べたのと同様に，原告と被告とは需要者が全く異なることも併せ考えれば，被告標章６に接した需要者においてその営業主体を誤認混同するおそれはない。
したがって，原告商標と被告標章６とは類似しない。
カ原告商標と被告標章７との対比について
原告商標と被告標章７は，称呼が同一であるが，原告商標については，えんじ色の正方形中に白抜きで文字が配されているのに対し，被告標章７については，文字部分の周囲に配色されていない上，文字の部分についても，原告商標のそれが細字で縦長のゴシック体を基調とした字形であり，周囲に配色されたえんじ色とも相まってシックでスマートな印象を与えるのに対し，被告標章７のそれは明るい赤色（フェラーリレッド）で極太字のポップ体を基調とした字形を採用することによって明るくポップな印象を与える点や，２文字目以降が大文字か小文字かという点において異なっており，両者の外観は大きく異なっている。
また，「OGGETTI」ないし「Oggetti」という単語自体は特定の観念を生じさせるものではない。
したがって，原告商標と被告標章７とは類似しない。
キ原告商標と被告標章８との対比について


被告標章８の要部は「Oggetti」及び「doors」の部分であるから，原告商標と被告標章８とは外観，観念，称呼のいずれにおいても全く異なっており，両者は類似しない。
被告標章７及び８の使用の有無）について
【原告の主張】
被告は，本件対象期間において，被告ウェブページに被告標章７及び８を付して使用していた。被告ウェブページは「Oggetti&doors」で検索する方法やＵＲＬを直接入力する方法によらなくても，一般消費者や小売業者が利用することができる検索エンジンにおいて「Oggetti」で検索することによりアクセスすることができるから，被告標章７及び８は卸売及び小売の役務のために使用されていたと認められる。
【被告の主張】
被告標章７及び８を掲載した被告ウェブページは，「Oggetti&doors」のブランド名で小売を行うために開設されたものであるが，遅くとも平成１６年頃には使用されなくなり，上記ブランド名で検索するか，ＵＲＬを直接入力する以外に閲覧することができず，一般的に閲覧可能な状態で提供されていたものではないから，被告標章７及び８は使用されていたとはいえない。
（被告標章１ないし３の商標的使用の有無）について
【被告の主張】
被告標章１ないし３は，以下のとおり，商標的使用されていない（法２６条１項６号）。
ア被告は，被告標章１及び２を掲載した被告サイトにおいて，メーカー発行の商品カタログをそのまま掲載しており，被告の需要者である取引業者は，当該カタログに掲載された商品が当該メーカーの商品であることを認識することができ，被告の商品であると認識することはあり得ないから，被告標章１及び２は，商品商標である原告商標権２との関係では，商標的使用に当たらない。
イ被告標章３は，「２０１６年秋冬被告（オジェッティ）展示会」を欧文字で記述したものにすぎないから，商標的使用に当たらない。
【原告の主張】
ア原告は，被告の役務の提供について被告標章１及び２が使用されていると主張しているのであるから，被告標章１及び２が原告商標権２との関係において商標的使用に当たらない旨の被告の主張は反論になっていない。イ被告の商号は「株式会社オジェッティ」であって，その欧文字の表記は，「OGGETTI」そのものではないから，被告標章３が商標的使用に当たらないとの被告の主張は誤っている。
（先使用権の存否）について
【被告の主張】
被告は，その設立当初から現在に至るまで，不正競争の目的なく，インテリア雑貨，日常雑貨等の卸売の役務について，発注書，受注書，ファックス送信書，営業用資料，封筒，名刺及び求人広告等の取引書類に「OGGETTI」又は「Oggetti」の欧文字の標章を付して頒布してきた。そして，被告の取引先は，原告商標の出願時までに全国各地の著名な百貨店や文具店等を含め７００店舗以上にのぼり，上記標章は，需要者であるインテリア雑貨，日常雑貨等の小売業者の間で広く周知されていた。
したがって，被告は，上記標章につき先使用権を有する。
【原告の主張】
被告が原告商標権１の指定役務又は原告商標権２の指定商品と同一又は類似の役務において被告標章を継続的に使用したとは認められない上，被告が原告商標の出願日までに被告標章につき周知性を獲得していたとも認められないから，被告には被告標章につき先使用権は認められない。
（継続的使用権の存否）について
【被告の主張】
ア被告は，その設立当初から現在に至るまで，不正競争の目的なく，インテリア雑貨，日常雑貨等の卸売の役務について，発注書，受注書，ファックス送   信書，   営業用   資料，   封筒，   名刺及   び求人   広告等   の取引   書類に「OGGETTI」又は「Oggetti」の欧文字の標章を付して頒布しているから，被告は，意匠法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第５５号。以下「平成１８年改正法」という。）附則６条１項に基づき上記の範囲において上記の標章を継続して使用する権利を有する。
そして，被告は，被告サイトにおいて，卸売の役務に関する広告に被告標章を付して使用しているのであるから，被告サイトにおける被告標章の使用は上記の範囲に含まれる。
したがって，被告は，原告商標権１との関係において，平成１８年改正法附則６条１項に基づき，被告サイトにおける被告標章の使用につき継続的使用権を有する。
イまた，被告標章は，平成１８年改正法の施行の際に，少なくとも需要者であるインテリア雑貨，日常雑貨等の小売業者の間で広く周知されていたから，被告は，平成１８年改正法附則６条３項に基づく継続的使用権も有している。
【原告の主張】
ア被告は，原告商標権１の指定役務と同一又は類似の役務において被告標章を継続的に使用したことを具体的に主張立証していない上，被告が主張する継続的使用権の範囲にはウェブサイトにおける使用は含まれないし，被告サイトは平成１８年改正法の施行後に開設されたものであって，被告サイトにおける被告標章の使用は，被告が平成１８年改正法の施行の際に行っていた業務の範囲を拡大するものでもあるから，被告標章を被告サイトにおいて使用することにつき継続的使用権は認められない。イまた，被告が平成１８年改正法の施行の際に被告標章につき周知性を獲得していたとは認められないから，平成１８年改正法附則６条３項に基づく継続的使用権についても認められない。
（損害不発生の抗弁の成否）について
【被告の主張】
ア被告標章１ないし６の使用について
被告は，遅くとも平成８年には，「Oggetti」のブランド名を使用した販売を卸売に特化している。これに対し，原告は，一つの店舗において，原告商標を使用して，一般消費者向けにラッピングや雑貨の小売を営んでいる。
そうすると，被告が「Oggetti」のブランド名を使用して行っている販売業と原告が行っている販売業とでは需要者が全く異なり，原告商標の顧客吸引力は被告の上記販売業との関係では全く認められず，原告商標が被告の売上に全く寄与していないことは明らかである。
したがって，被告が被告標章１ないし６を使用したことにより原告には使用料相当額の損害は生じない。
イ被告標章７及び８の使用について
被告標章７及び８を掲載した被告ウェブページは，遅くとも平成１６年頃には使用されなくなり，「Oggetti&doors」のブランド名で検索するか，ＵＲＬを直接入力する以外に閲覧することができず，一般的に閲覧可能な状態ではなかったから，原告商標が被告の売上に全く寄与していないことは明らかである。
したがって，被告が被告標章７及び８を使用したことより原告には使用料相当額の損害は生じない。
ウ原告の主張について


原告は，原告商標が被告の売上に全く寄与していないことが明らかであるとは認められない事情として，①原告が原告商標を掲載したウェブサイトと被告が被告標章を掲載したウェブサイトとが検索エンジンによる検索結果において近接した順位で表示されること，②原告商標が原告の店舗で使用され，被告標章が被告の展示会で使用されていること，③同一の事業主体が小売業と卸売業を営むことはよくあることである上，原告の取扱商品も被告の取扱商品も，全て最終的には一般消費者が興味を持ち，購入することを予定した商品であることを主張する。しかし，上記①の事情については，検索エンジンによる検索結果で表示されるウェブサイトは，原告が営むチョコレート専門店の一事業として「OGGETTI」が表示されているものと，（住所は省略）で卸売業を営むオジェッティという会社名の欧文字表記として「OGGETTI」が表示されているものであって，上記両サイトが検索エンジンによる検索結果において近接した順位で表示されたとしても，原告商標を使用した原告の事業と被告標章を使用した被告の事業とを誤認混同させることはないから，原告商標に顧客吸引力があり，被告の売上に寄与していることの理由とはならない。
また，上記②の事情については，被告の展示会は被告の取引先である小売業者を対象に開催されたものであり，同展示会において一般消費者に対して商品を販売することはないから，同展示会の対象である小売業者との関係で，原告商標に顧客誘引力があり，被告の売上に寄与していることの理由とはならない。
さらに，上記③の事情については，一般消費者向けの商材を取り扱う事業主体が小売業と卸売業を営むことは，流通システムが整備された今日において，決してよくあることではない上，最終的に一般消費者が購入することを予定した商品であるとしても，原告の取扱商品と被告の取扱商品とは流通経路において販売対象者が全く異なり，一般消費者が小売店において購入する際には被告標章を目にする機会はないから，被告標章を用いた商品の販売対象である小売業者との関係で，原告商標に顧客誘引力があり，被告の売上に寄与していることの理由とはならない。
【原告の主張】
被告標章は，多様な構成で，被告サイトの至る所に使用されており，被告の主たる標章として使用されているものである。また，原告も被告も原告商標又は被告標章をウェブサイトに掲載しており，検索エンジンで検索すると，上記両サイトは検索結果において近接した順位で表示される。さらに，原告商標は原告の店舗で使用され，被告標章は被告の展示会や原告の取扱商品と同種の商品に係る卸売業の広告でも使用されている。加えて，原告商標を用いた商品の販売の対象が一般消費者であり，被告標章を用いた商品の販売の対象が主に小売業者であるとしても，同一の事業主体が小売業と卸売業を営むことはよくあることである上，原告の取扱商品も被告の取扱商品も，全て最終的には一般消費者が興味を持ち，購入することを予定した商品である。かかる使用態様，商品の性質からすれば，原告商標が被告の売上に全く寄与していないなどということはあり得ないから，被告標章の使用により原告に使用料相当額の損害が生じない旨の被告の主張は認められない。
（原告の損害の額）について
【原告の主張】
ア法３８条３項による損害金    １１５７万０１７４円本件対象期間における被告の売上高は７億７１３４万４９４７円を下らず，使用料率を１．５％として計算すると，上記金額となる。「ロイヤルティ料率データハンドブック」（甲５３）において，第３５類のロイヤルティ料率の平均値は３．９％とされているところ，被告は，数多くの顧客に対して数多くの種類の商品を卸売するに当たり，原告商標と同一又は類似の複数の標章をウェブサイトや看板，展示会の掲示といった多様な場面で使用していたことからすれば，本件において適用すべき使用料率は５％とするのが相当である。
イ弁護士費用    １１５万円
被告による不法行為と相当因果関係のある弁護士費用の額は，上記アの金額の１０％に相当する額である。
【被告の主張】
ア法３８条３項による損害金について
原告は一つの店舗で一般消費者向けの小売店を営んでいるのに対し，被告は卸売のみを行っているため，原告と被告とは競合関係になく，原告商標の顧客吸引力は被告の販売業との関係では全く認められないこと，被告は被告標章を社名のロゴや社名のアルファベット表記として使用してきたにすぎず，その使用態様も極めて限定的で被告の売上に対する寄与はほとんど認められないこと，被告は原告商標が出願されるはるか前から被告標章を使用しており，本件対象期間における被告の売上はその大半がそれ以前から継続的に取り引きしてきた業者らに対するものであるから，仮に原告商標の顧客吸引力が認められるとしても，それは無視し得るほどに小さいことを考慮すれば，本件において適用すべき使用料率は，原告が訴状で主張していた１．５％を大きく下回るというべきである。特に，被告は，平成２８年１月１９日までに，被告サイトのトップページに掲載されていた被告標章２の使用を中止しており，実質的にはこの段階で被告標章の使用を中止したと評価し得るから，同日以降に原告が受けるべき金銭の額はそれ以前に比べて大幅に低い額を算定すべきである。
イ弁護士費用について
否認ないし争う。
第３当裁判所の判断
１争点   （原告商標と被告標章との類否）について
原告商標について
ア前記前提事実   ，証拠（甲１２，１３）及び弁論の全趣旨によれば，原告商標は，イタリア語で「物，事物，物体等」を意味する「OGGETTO」の複数形である「OGGETTI」（発音は「オジェッティ」）という欧文字がえんじ色の正方形の図形の中に白色のブロック体で横書きされた結合商標であると認められる。
イもっとも，原告商標のうち図形部分はありふれた形状と色彩であり，特定の称呼や観念を生じさせるものでもないのに対し，「OGGETTI」の文字部分は，背景となっている図形部分の色彩との対照により原告商標の中で最も注意を引く部分となっている上，後記ウのとおり，「OGGETTI」という単語は日本国内において一般的に使用される単語ではないため，造語に近いものというべきであり，現に「OGGETTI」という単語をインターネットの検索エンジンにより検索しても検索結果の上位には，原告のホームページと被告サイトしか表示されないこと（甲３６）からすると，出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分であると認められる。ウしたがって，原告商標は，「OGGETTI」の文字部分に出所表示機能があると認められるところ，同部分から「オジェッティ」との称呼を生ずることは当事者間に争いがない。また，上記のとおり，「OGGETTI」は本来，イタリア語で「物，事物，物体等」を意味するが，日本国内において一般的に使用される単語ではなく，特段の観念を生じない。
被告標章について
ア被告標章１，２及び４ないし７について


前記前提事実ア，ウないしオ及び弁論の全趣旨によれば，上記各被告標章はいずれも「Oggetti」という欧文字がブロック体で横書きされた部分を有しており，「オジェッティ」との称呼を生ずると認められる。なお，上記各被告標章には，文字部分が四角形の中に配置されたもの（被告標章１，４ないし６）や文字に下線が引かれたもの（被告標章４，５）があるが，いずれもありふれた図形等であって，これらの部分に出所表示機能があるとは認められない。
OGGETTI」の文字部分は特段の観
念を生じない。
イ被告標章３について
黒色の
概ね正方形の図形の中に，西暦を示すアラビア文字と，秋と冬を意味する英語の頭文字を並べた「２０１６ＡＷ」が１段目に，イタリア語で「物，事物，物体等」を意味する   「OGGETTI」（発音は「オジェッティ」）の欧   文字が   ２段目   に，英   語で「   展示会   」を意   味する「Exhibition」（発音は「エクシビション」）の欧文字が３段目にいずれも白色のブロック体で横書きされた結合商標であると認められるところ，被告標章３は，その文字部分から，「ニセンジュウロクエーダブリュ（又はオータムウィンター）オジェッティ    エクシビション」の称呼と「２０１６年秋冬オジェッティ展示会」の観念を生ずると認められる（弁論の全趣旨）。なお，被告標章３のうち図形部分は，ありふれた形状と色彩であって，特段の称呼や観念を生じさせるものでもなく，出所表示機能があるとは認められない。
これに対し，原告は，被告標章３の文字部分のうち「OGGETTI」の部分が被告標章３の要部である旨主張する。
しかし，前記説示のとおり，被告標章３は「２０１６年秋冬オジェッティ展示会」の観念を生じ，文字部分が全体として展示会の名称を形成していると認識されるものであるから，その一部のみを切り離して要部として捉えることは相当でなく，原告の上記主張は採用できない。
ウ被告標章８について
れば，被告標章８は，①英語
で「ウェブでの買い物」を意味する「Webshopping」の欧文字が紺色のブロック体に陰影を付して横書きされ，②その背後に，イタリア語で「物，事物，物体等」を意味する「OGGETTI」（発音は「オジェッティ」）の欧文字と英語で「ドア」や「玄関口」を意味する「doors」（発音は「ドアーズ」）の欧文字が上下２段に分けられて，前者はややぼかした赤色のブロック体で，後者はややぼかした青色のブロック体でそれぞれ横書きされ，③その更に背後に，上記「OGGETTI」の文字部分を右方向に９０度回転させたものと上記「doors」の文字部分を左方向に９０度回転させたものが配置された結合商標であると認められる。そして，被告標章８からは「ウェブショッピングオジェッティ    ド
アーズ」等
「OGGETTI」は特段の観念を生じないから，同部分からは「ウェブでの買い物オジェッティのドア」あるいは「オジェッティのドア」といった程度の観念を生ずる。
この点   ，原告   は，被   告標章   ８の要   部は上   記②の   文字部   分のう   ち「OGGETTI」の部分だけであると主張する。
しかし，被告標章８は，単なる文字標章で
はなく，全体として一体のデザインをなす標章であるといえるものであるため，需要者において「OGGETTI」の文字部分のみを切り離して認識するとは通常考え難く，前記のとおり，「ウェブでの買い物   オジェッティのドア」あるいは「オジェッティのドア」といった観念を想起するものと認められるから，上記②の文字部分のうち「OGGETTI」の部分のみを要部として捉えることは相当ではなく，原告の上記主張は採用できない。
類否の判断
ア被告標章１及び２との対比
アによれば，原告商標のうち出所表示機能を有する文字部分と上記各被告標章の文字部分とは，全て大文字で表記されているか一部に小文字を含むかの違いはあるものの，いずれも「OGGETTI」の欧文字（小文字も含む。）が横書きされたものである点において同一であって，称呼も同一である。
この点，被告は，原告商標の文字部分と上記各被告標章の文字部分とは異なるフォントで表記されて異なる印象を与えるため，両者の外観は大きく異なる旨主張する。
しかしながら，前記イで説示したとおり，原告商標の文字部分は，「OGGETTI」という単語自体が出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるから，原告標章と上記各被告標章の各文字部分が異なるフォントで表記されていることは両者の類否判断に影響しないというのが相当である。
したがって，原告商標と上記各被告標章とは類似すると認めるのが相当である。
イ被告標章３との対比
部分と被告標章３とは，外観，称呼及び観念のいずれの点においても異なるから，類似しないというのが相当である。
ウ被告標章４ないし７との対比
部分と上記各被告標章の文字部分とは，全て大文字で表記されているか一部に小文字を含むかの違いはあるものの，いずれも「OGGETTI」の欧文字（小文字も含む。）が横書きされたものである点において同一であって，称呼も同一である。
原告商標の文字部分と上記各被告標章の文字部分とが異なるフォントで説示したとおりである。
したがって，原告商標と上記各被告標章とは類似すると認めるのが相当である。
エ被告標章８との対比
する文字部分と被告標章８のうち出所表示機能を有する文字部分とは，外観，称呼及び観念のいずれの点においても異なるから，類似しないというのが相当である。
オまとめ
以上によれば，被告標章１，２及び４ないし７については，原告商標と出所の誤認混同のおそれを生じさせるものであり，原告商標と類似する一方，被告標章３及び８については，原告商標とは類似しないというべきである。
需要者に関する被告の主張について
被告は，原告が一つの店舗で一般消費者向けの小売店を営んでいるのに対し，被告は問屋や小売業者向けに卸売のみを行っており，原告と被告の需要者は全く異なっているから，被告標章１ないし６に接した需要者においてその営業主体を誤認混同するおそれはない旨主張する。
しかし，原告商標と外観や称呼において類似する各被告標章に小売業者等が接すれば小売業者等がその出所を誤認することは十分あり得る。また，原告商標権１及び２の指定商品及び指定役務が一般消費者向けの小売に限定されているわけでもない（原告商標権１の指定役務には卸売も明記されている。）から，類否判断において考慮すべき取引者・需要者の範囲を小売業者等と異なる一般消費者に限定すべき根拠はない。被告の上記主張によれば，商標権者が現に登録商標を使用している取引の範囲でしか商標権の効力が認められないことにもなりかねないところ，そのような帰結は，登録主義を採用した法の趣旨に反する。


したがって，いずれにしても，被告の上記主張は採用できない。
２被告標章７の使用の有無）について
前記前提事実⑶オによれば，被告は，本件対象期間中，被告ウェブページにおいて，被告商品の販売に関する広告に被告標章７を付して電磁的方法により提供しており，法２条３項８号所定の行為を行っていたのであるから，被告標章７を使用していたと認められる。
この点，被告   は，被   告標章   ７が掲   載され   ている   被告ウ   ェブペ   ージは「Oggetti&doors」のブランド名で検索するか，ＵＲＬを直接入力する以外に閲覧することができず，被告標章７は一般的に閲覧可能な状態で提供されていたものではないから使用されていたとはいえない旨主張する。しかしながら，被告ウェブページには被告標章７が掲示され，被告会社の名称も掲示されている（甲１１の２ないし４）のであるから，被告が主張するような方法でなくても「OGGETTI」の欧文字（小文字も含む。）により検索すれば閲覧することができると考えられるし，被告の主張を前提にしても，被告ウェブページにアクセスすること自体が制限されているものでもない。したがって，被告の上記主張は採用できない。
３（被告標章１及び２の商標的使用の有無）について被告は，被告標章１及び２を付した被告サイトにおいてメーカー発行の商品カタログをそのまま掲載しているため，被告サイトに掲載されている被告標章１及び２は被告商品の出所を表示する機能を有しないから，商品商標である原告商標権２との関係では商標的使用に当たらない旨主張する。しかしながら，原告は，原告商標権２の侵害行為として，被告が被告商品自体について被告標章を付するなどして使用していると主張しているのではなく，被告が被告商品の販売業務において行われる顧客に対する便益の提供に際して被告標章を使用しており，同役務が原告商標権２の指定商品に類似すると主張しているのであるから，被告の上記主張はその前提を誤っており失当というほかない。
４（先使用権の存否）について
被告は，その設立（平成４年）当初から，インテリア雑貨，日常雑貨等の卸売の役務について，発注書，受注書，ファックス送信書，営業用資料，封筒，名刺及び求人広告等の取引書類に「OGGETTI」又は「Oggetti」の欧文字の標章を付して使用してきたとして，被告標章につき先使用権を有する旨主張するところ，被告作成の発注書（乙８の１），受注書（乙８の２，９の２），ＦＡＸ送信書（乙１０の１，１０の２の１枚目），ＦＡＸ送信書の添付資料（乙１０の２の２枚目），封筒（乙１１の１，２），名刺（乙１２の１，２）及び求人広告（乙１３の１，２）には「Oggetti」の文字部分を含む標章が付されていることが認められる。
しかしながら，先使用権の及ぶ範囲は，先使用権者が使用していた商標のみであり，これと類似の商標には先使用権の効力は及ばないと解されるから，被告が書面に付された各標章の外観を捨象した「OGGETTI」又は「Oggetti」の文字自体について先使用権を有すると解する余地はない。そして，上記各標章と被告標章（ただし，原告商標と類似するとは認められない被告標章３及び８を除く。）を比較しても同一とは認められないから，被告が上記被告標章につき先使用権を有するとは認められない。
なお，原告商標の出願
時（平成１９年４月５日及び平成１７年１１月２８日）以前から本件対象期間の終期（平成２９年１月３１日）まで継続して使用されていること，及び上記出願時に同標章が被告の役務等を表示するものとして周知になっていたことを認めるに足りる証拠も未だないといわざるを得ない。したがって，被告の先使用権の主張は理由がない。
５（継続的使用権の存否）について
被告は，その設立当初から，インテリア雑貨，日常雑貨等の卸売の役務について，発注書，受注書，ファックス送信書，営業用資料，封筒，名刺及び求人広告等の取引書類に「OGGETTI」又は「Oggetti」の欧文字の標章を付して使用してきたとして，被告標章につき平成１８年改正法附則６条１項及び３項に基づく継続的使用権を有する旨主張する。
しかしながら，上記で説示したとおり，被告が上記の各書面に付された各標章の外観を捨象した「OGGETTI」又は「Oggetti」の文字自体について先使用権を有すると解する余地はなく，上記各標章と被告標章とを比較しても同一とは認められないから，被告が被告標章につき継続的使用権を有するとは認められない。
なお，上記各書面に付された各標章と同一の標章が，平成１８年改正法の施行日（平成１９年４月１日）前から本件対象期間の終期（平成２９年１月３１日）まで継続して使用されていること，及び上記施行日時点に同標章が被告の役務等を表示するものとして周知になっていたことを認めるに足りる証拠も未だないといわざるを得ない。
したがって，被告の継続的使用権の主張も理由がない。
６小括（差止請求及び抹消請求について）
以上によれば，原告の差止請求は，被告標章１，２，及び４ないし７については理由がある。
一方，上記各被告標章についての抹消請求は，被告標章１及び２については，被告標章７については，被告が現在までこれを使用していることを認めるに足りる証拠はないから，抹消の必要性が認められず，理由がない。
７（損害不発生の抗弁の成否）について
被告標章１，２及び４ないし６の使用について
ア被告は，被告が行っている卸売との関係では原告商標の顧客吸引力は全く認められず，原告商標が被告の売上に全く寄与していないから，被告が上記各被告標章を使用したことにより原告には使用料相当額の損害は生じていない旨主張する。
イびに弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
原告は，菓子類の製造，販売等を目的とする株式会社であり，（住所は省略）にある本店所在地において，チョコレート専門店「ショコラティエ・エリカ」を営んでいるが，その店舗の２階において，一般消費者向けに日用雑貨の小売やラッピングサービスの提供を行う店舗「ＯＧＧを同店舗の出入口に設置し，商品を陳列している棚に原告商標を付したポップ広告を展示している（甲６，４１）。原告が原告商標を使用して営む店舗は，同店舗のみである（弁論の全趣旨）。
また，原告は，原告のホームページにおいて，原告商標を付した同店舗の紹介記事を掲載している（甲５）。


一方，被告は，小売業者を対象とした会員登録制の被告サイトにおいて，インテリア雑貨，生活雑貨，デザイン小物，ステーショナリー，キッチン・ダイニンググッズといった商品のメーカーのカタログを掲載し，会員登録をした小売業者から商品の注文を受けると，当該商品のメーカーから当該商品を仕入れ，注文者に納品するという方法で卸売を行っており（甲１４，１５の１），同サイトのトップページなどに被告標章１また，被告は，（住所は省略）にある被告営業所にショールーム兼商談スペースを設け，その建物の壁面等に被告標章４及び５を付した看板者との商談を兼ねた展示会を定期的に開催し，その際，展示会の会場にエ，乙１４の１，弁論の全趣旨）。
なお，被告は，平成１６年頃まで，被告標章７を掲載している被告ウェブページにおいて，一般消費者や小売業者が利用することができるインターネット販売を行い，インテリア雑貨や生活雑貨等を販売していた（甲１１の１ないし４，弁論の全趣旨）。
この点，原告は，被告が被告サイトや被告ウェブページ，被告が開催する展示会において，現に一般消費者向けに小売を行っている旨主張するところ，証拠（甲１１の１ないし４）によれば，被告ウェブページは一般消費者も利用することができるインターネットショッピングサイトであることが認められ，被告自身，平成１６年頃までは同ページにおいて一般消費者向けに小売を行っていたことを自認している。しかしながら，被告ウェブページは平成１４年１０月２０日以降更新されていない（甲１１の１）上，遅くとも平成２７年１月２０日までには，被告サイトのトップページからはアクセスすることができない状態になっていた（甲３９，弁論の全趣旨）と認められることからすれば，被告ウェブページが平成１７年以降も残存していることのみから，直ちに被告が引き続き被告ウェブページにおいて一般消費者向けに小売を行っていたとは認められない。
かえって，被告サイトのトップページには，被告がメーカーと小売業者とを仲介するサービスを行っており，一般消費者に対する販売を行っていない旨が明記されている（甲１４，３９等）。
その他，被告が被告サイトや被告ウェブページ，被告が開催する展示会において，現に一般消費者向けに小売を行っていると認めるに足りる証拠はない。
に小売を行っているとは認められない。
他方，被告は，被告ウェブページは小売を行うために開設されたものである旨主張する。しかしながら，被告ウェブページ自体は何ら利用者を限定していないから，被告ウェブページは一般消費者のほか小売業者の利用にも供されていたと認めるのが相当である。
ウ前記イの認定事実   によれば，原告は（住所は省略）で現に原告商標を使用して一般消費者向けに日用雑貨の小売などを行う店舗を営んでいるのであるから，原告商標自体に全く顧客吸引力が認められないとはいえない上，被告は，小売業者に対する卸売に利用している被告サイトや，ショールーム兼商談スペースがある被告営業所，小売業者との商談を兼ねた展示会において，上記各被告標章を使用しており，上記各被告標章の使用が被告の売上に全く寄与していないことが明らかであるとはいえないから，被告が上記各被告標章を使用したことにより原告に使用料相当額の損害が生じないとは認められない。
エしたがって，被告の上記アの主張は理由がない。
被告標章７の使用について
ア   被告は   ，被告   標章７   が掲載さ   れてい   る被告   ウェブ   ページ   は「Oggetti&doors」のブランド名で検索するか，ＵＲＬを直接入力する以外に閲覧することができず，被告標章７は一般的に閲覧可能な状態で提供されていたものではないから，原告商標が被告の売上に全く寄与していないことが明らかであり，被告が被告標章７を使用したことより原告には使用料相当額の損害は生じない旨主張する。
イしかしながら，前記   イで説示したとおり，原告商標自体に全く顧客吸引力が認められないとはいえないところ，前記２で説示したとおり，被告が主張するような方法でなければ被告ウェブページを閲覧することができないとは考え難い上，被告の主張を前提にしても，被告ウェブページにアクセスすること自体が制限されているものでもないから，被告標章７が被告の売上に全く寄与していないことが明らかであるとはいえず，被告が被告標章７を使用したことにより原告に使用料相当額の損害が生じないとは認められない。
ウしたがって，被告の上記アの主張は理由がない。
８（原告の損害の額）について
被告標章１，２及び４ないし７の使用時期について
原告が損害賠償請求の対象としている本件対象期間は，平成２６年１０月１日から平成２９年１月３１日までである。
一方，被告標章１については，平成２６年１０月１日から平成２８年８月５），その後の使用を認めるに足りる証拠はなく，被告標章２については，平成２６年１０月１日から平成２８年５月３１日まで使用されていることはなく，被告標章４及び５については，本件対象期間の使用が認められ（前記の期間についてこれを使用していることの主張立証がなく，被告標章７につ以下では，上記認定事実を前提に検討する。
法３８条３項による損害金
ア原告は，本件において法３８条３項による損害金を算定するに当たり適用すべき使用料率は５％とするのが相当である旨主張する。イそこで検討するに，   前記７イ並びに後掲各証拠によれば，次の事実が認められる。
平成２２年８月３１日発行の経済産業省知的財産政策室編「ロイヤルティ料率データハンドブック」（甲５３）によると，原告商標権１の商品及び役務の区分である第３５類のロイヤルティ料率の平均値は３．９％（最大値１１．５，最小値０．５）とされている。原告は，菓子類の製造，販売等を目的とする株式会社であり，（住所は省略）にある本店所在地において，チョコレート専門店「ショコラティエ・エリカ」を営んでいるが，その店舗の２階において，一般消費者向けに日用雑貨の小売やラッピングサービスの提供を行う店舗「ＯＧＧＥＴＴＩ」を営んでおり，一般消費者向けに日用雑貨等を販売するに当たり，商品のポップ広告や同店舗の出入口に設置した看板に原告商標を使用しているものの，同店舗の売場面積はそれほど広くなく，取り扱っている商品も１５種類前後であって，それほど多くはない（甲６，４１）。
また，原告は，ホームページ上に掲載している同店舗の紹介記事に原告商標を使用しているものの，同記事は，同店舗をラッピングサービスの提供を行う店として紹介しており，日用雑貨等の販売を行っていることは紹介されていない（甲５）。
他方，被告は，小売業者を対象とした会員登録制の被告サイトにおいて，インテリア雑貨，生活雑貨，デザイン小物，ステーショナリー，キッチン・ダイニンググッズといった商品のメーカーのカタログを掲載し，会員登録をした小売業者から商品の注文を受けると，当該商品のメーカーから当該商品を仕入れ，注文者に納品するという方法で卸売を行っており，また，（住所は省略）にある被告営業所において，商談を兼ねた展示会を定期的に開催したりしている。


そして，本件対象期間における被告の売上のうち，被告が平成１８年６月１日（原告商標のうち登録日がより早い原告商標権２の登録日の前日）以前から取り引きしていた取引先に対する売上の割合は，７８．７８８％であった（乙３４）。
また，被告標章１，２及び４ないし７のうち，被告標章４，５及び７については，本件対象期間（平成２６年１０月１日から平成２９年１月３１日まで）の全体を通して使用されていたものの，被告標章４及び５は看板として被告営業所に設置されていたにすぎず，被告標章７が掲載されている被告ウェブページではインターネット販売は行われていなかった。他方，その余の被告標章１，２及び６については，本件対象期間の一部の期間（被告標章１については平成２６年１０月１日から平成２８年８月２６日まで，被告標章２については平成２６年１０月１日から平成２８年５月３１日まで，被告標章６については平成２８年９月１４日から同月１６日まで）に使用されていたにとどまる。ウ以上によれば，①原告の営業規模は小さく，原告商標の顧客吸引力は相当低いといわざるを得ないところ，②本件対象期間においては，原告は一般消費者に対する小売のみを行っているのに対し，被告は小売業者に対する卸売のみを行っており，両者の営業態様が異なっている上，③本件対象期間における被告の売上のうち多くの部分が原告商標の登録日以前から取り引きしていた取引先に対するものである。また，④被告標章４，５及び７については，その使用態様等に照らして顧客吸引力は極めて低いというべきであり，その余の被告標章１，２及び６については，使用された期間が本件対象期間の一部にとどまるものである。これらの事情によれば，被告の売上は，被告が取り扱っている商品のメーカーが有する顧客吸引力や被告が原告商標の登録以前に行ってきた営業努力に依るところが大きいと認められるから，本件において法３８条３項による損害金を算定するに当たり適用すべき使用料率は１％とするのが相当である。エ商品の売上額は４１１０万５２４９円であるから，本件における法３８条３項による損害金の額は，次の計算式のとおり，４１万１０５２円となる。41,105,249円×１％≒411,052円（１円未満は四捨五入）
弁護士費用
被告による原告商標権１及び２の侵害と相当因果関係のある弁護士費用の額は１０万円と認めるのが相当である。
９結論
よって，原告商標権１及び２の侵害に基づく原告の本件請求は，主文掲記の限度で理由があり，その余は理由がないから，主文のとおり判決する。なお，主文第１項及び第２項については，仮執行宣言を付するのが相当でないから，これを付さないこととする。
東京地方裁判所民事第４７部
裁判長裁判官沖      中    康      人
裁判官横      山    真      通
裁判官髙      櫻    慎      平
別紙
ウェブサイト目録
ＵＲＬhttp://    以下省略
別紙
被告商品目録
①携帯シューズ
②ネックピロー
③写真立て
④鏡
⑤ＣＤラック
⑥チョークボード
⑦アルバム
⑧ギフトバッグ
⑨グリーティングカード
⑩ペーパークリップ
⑪ブックマーカー
⑫ペーパーウェイト
⑬メッセージカード
⑭ランチョンマット
⑮ペーパーナプキン
⑯木製のおもちゃ
⑰コースター
別紙
被告標章目録
１２３４５６７８
別紙
商標権目録
１登録番号    第５２５３３７３号
出願日平成１９年４月５日
登録日平成２１年７月３１日
商標
商品及び役務の区分第３５類
指定商品又は指定役務織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
２登録番号    第４９５７８８９号
出願日平成１７年１１月２８日
登録日平成１８年６月２日
商標
商品及び役務の区分
第１６類   紙製包装用容器，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製ハンカチ，紙製テーブルクロス，紙類，文房具類，印刷物，写真立て
第１８類   皮革製包装用容器
第２０類   木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器第２１類   ガラス製又は陶磁製の包装用容器，ろうそく消し及びろうそく立て（貴金属製のものを除く。），せっけん用ディスペンサー，花瓶及び水盤（貴金属製のものを除く。），香炉，靴べら
第２２類   布製包装用容器，わら製包装用容器
第２６類   テープ，リボン
第２８類   おもちゃ，人形
第３９類   物品の包装


平成２４年２月２１日判決言渡
平成２３年（行ケ）第１０２０３号商標登録取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日平成２４年１月２４日
判決
原告                            フォスオブ    ノルウェーエーエスエー
（ＶＯＳＳＯＦＮＯＲＷＡＹ   ＡＳＡ）
訴訟代   理人弁   理士                            葦原エ   ミ被告                            特許庁   長官指定代   理人                            酒井福   造同                             田村正   明
主文
１特許庁が異議２００８－９００２５９号事件について平成２３年２月１０日にした決定を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
主文同旨
第２事案の概要
１本件は，株式会社伊藤園及びフォス    オブノルウェー    エーエスエー（原告）が商標権者である下記商標登録（本件商標）につき，サントリー株式会社が登録異議の申立てをしたところ，特許庁が上記商標登録を取り消す決定をしたことから，商標権者の１人である原告が同決定の取消しを求めた事案である。記（商標）                            ・（指定商品）
第３２類
「清涼飲料，果実飲料，
飲料用野菜ジュース」
・出願平成１９年１１月７日
・査定平成２０年３月１１日
・登録平成２０年３月２８日
・登録番号第５１２２６３８号
２争点は，本件商標が下記引用商標１ないし３と商標及び指定商品が類似するか（商標法４条１項１１号），である。
(1)引用商標１
・（商標）                  ・（指定商品）＜詳細は別添決定書のとおり＞
第３０類
「コーヒー，コーヒー飲料，＜以下略＞」
第３２類
「コーヒー味の清涼飲料，＜以下略＞」
・出願平成１７年６月１日
・登録平成１８年５月１９日
・登録番号第４９５３０８１号
(2)引用商標２
・（商標）                  ・（指定商品）＜詳細は別添決定書のとおり＞
第３０類
「コーヒー，コーヒー飲料，＜以下略＞」
第３２類
「コーヒー味の清涼飲料，＜以下略＞」
・出願平成１７年６月１日
・登録平成１８年５月１９日
・登録番号第４９５３０８２号
(3)引用商標３
・（商標）                   ・（指定商品）＜詳細は別添決定書のとおり＞
第３０類
「コーヒー，コーヒー豆，＜以下略＞」
第３２類
「コーヒーを使用してなる清涼飲料，＜以
下略＞」
・出願平成１８年９月２１日
・登録平成１９年７月１３日
・登録番号第５０６２４７８号
第３当事者の主張
１請求の原因
(1)特許庁における手続の経緯
原告及び株式会社伊藤園は，平成１８年１２月１９日になされた原々出願（商願２００６－１１７１７１号）及びその後になされた原出願（商願２００７－９８２８４号）からの分割出願として，平成１９年１１月７日本件商標につき商標登録出願し，平成２０年３月１１日付けで登録査定を受け，平成２０年３月２８日に本件商標が登録第５１２２６３８号として設定登録を受けた。
サントリー株式会社は，平成２０年６月３０日，本件商標登録は前記引用商標１ないし３と類似するから商標法４条１項１１号・１５号に違反するとして，商標登録異議の申立てをした。
特許庁は，上記申立てを異議２００８－９００２５９号事件として審理した上，平成２３年２月１０日，「登録第５１２２６３８号商標の商標登録を取り消す。」との決定をし，その謄本は同年２月２８日原告及び株式会社伊藤園に送達された。
(2)決定の内容
本件決定の内容は，別添異議の決定写しのとおりである。その要点は，本件商標と引用商標１～３とは，外観においては相紛れるものではなく，観念においても比較し得ないが，その称呼は極めて紛らわしいから，商品の出所の混同を来すおそれがある類似の商標であると認められ，指定商品も類似するから，本件商標の登録は商標法４条１項１１号に違反してなされた，というものである。
(3)決定の取消事由
しかしながら，本件決定には，以下のとおりの誤りがあるから，違法として取り消されるべきである。
ア称呼認定の誤り
(ｱ)本件商標は下段に仮名で「フォス」と併記され，欧文字と一体となっているものであり，「フォス」の称呼のみを有するものである。「ＶＯＳＳ」の欧文字は，既成の親しまれた観念を有する成語ではないため，読み慣れた仮名文字に目がいくのが自然である。
また，欧文字「ＶＯＳＳ」の部分だけを考察しても，我が国において親しまれている英語等の成語を表示するものではないことから，これを直ちに英語風の読みをもって無理なく称呼することは難しいと解される。語頭に「ＶＯ」の文字を有する語句についてみても，例えば世界的に著名な自動車の製造販売会社である「ＶＯＬＫＳＷＡＧＥＮ」が「フォルクスワーゲン」，我が国において周知な飲食チェーン店「ＶＯＬＫＳ」が「フォルクス」，とそれぞれ発音されていることからも理解されるように，「ＶＯＳＳ」の欧文字も「フォス」と無理なく称呼され得るものである。


加えて，特許庁の商標検索データベースＩＰＤＬ上では，「ＶＯ」の欧文字が「フォ」と「ボ」の両方の称呼をつけられている商標が見受けられるが，上記の「ＶＯＬＫＳＷＡＧＥＮ」は登録第２７１０３６５号商標「ＶＯＬＫＳＷＡＧＥＮＶＥＮＴＯ＼フォルクスワ－ゲン    ヴェント」と仮名併記がある商標には「ボルクス」という称呼がつけられていない。さらに，当該商標権者の商標は，仮名併記を有していない欧文字のみの商標でも「フォルクスワーゲン」のみの称呼がつけられているものが多数存在する。前記の飲食チェーン店「ＶＯＬＫＳ」の欧文字のみからなる商標，登録第３３３７６８９号商標「ＶＯＬＫＳ」も「フォルクス」の称呼のみがつけられている。
以上から，本件商標からは「フォス」という称呼のみが生じることは明らかであり，本件決定中の「ヴォス」という称呼認定は誤りである。(ｲ)なお，被告は，本件商標が，２行に分けた各文字が密接不可分に結合された態様の商標であることを示すものとはなっておらず，下段の「フォス」が上段の「ＶＯＳＳ」の読み方を特定したものであると理解されるものではないと主張する。
しかし，我が国では，実際には二段で使用しないにもかかわらず，欧文字の称呼を限定する趣旨で欧文字と片仮名を二段に併記して商標登録を受けることが頻繁に行われており，このような二段商標の場合は，その上下の文字の大きさや上下の間隔のいかんにかかわらず，商標の称呼が片仮名に特定された商標であると解すべきである。原告も，称呼を「フォス」に限定する趣旨で，「ＶＯＳＳ」と「フォス」の欧文字と片仮名を一体化した二段併記で出願したものであり，この二段の態様から称呼は特定されると解する方が自然である。また，被告の主張どおり，「一般に，欧文字と片仮名が二段に併記された構成の商標において，その片仮名部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できる場合には，片仮名部分から生ずる称呼をもってその商標から生ずる自然な称呼」と解されている。そして，二段に書されたうちの片仮名部分が欧文字部分から全く想像できないような場合は格別，欧文字からその片仮名が想像し得る場合は「自然な称呼」ととらえるべきであるし，特許庁も多数の審決においてそのような判断を下していると解される。
(ｳ)被告も認めるように，本件商標は既成の親しまれた観念を有する成語ではないから，「ＶＯＳＳ」から直ちに特定の称呼を生じるわけではなく，直ちに「ヴォス」の称呼を生じるわけでもない。確かに，取引者，需要者は，自らの知識，経験を頼りにその読みを案出するから，英語の「ｖｏｉｃｅ」や「ｂｏｓｓ」から「ヴォス」を想像する者もいるであろうが，同様に，ドイツ語等から「フォス」を想像する者もいるはずであり，「フォス」の称呼が不自然な称呼とまではいえない。ドイツ語であれば，ほぼすべての「ＶＯ」で始まる既成語の発音は「フォ」であって「ヴォ」ではない（甲１８）。また，ドイツ語等の知識がなくても，「ＶＯＬＫＳＷＡＧＥＮ」や「ＶＯＬＫＳ」が「フォルクスワーゲン」，「フォルクス」と称呼することを知っている者は多いから，「ＶＯ」を「フォ」と呼ぶことが自然と考える者も当然いるはずである。また，被告は，「ＶＯＳＳ」が英語でなくても，英語風に称呼することは難しいことではなく，「ヴォス」こそが自然な称呼であると主張する。しかし，英語ではないと認めているにもかかわらず，英語風の読みをもって称呼した「ヴォス」こそが自然な称呼であると認定するのは性急である。
このほか，被告は，原告が「ＶＯ」を「フォ」と発音する例として挙げる「ＶＯＬＫＳ」は，ドイツ語の既成語で，造語である本件商標と同列には論じられないと主張する。
しかし，そもそもドイツ語が「我が国においてさほどなじみのある外国語とはいえない」のであれば，既成語であるか造語であるかは，我が国では問題にはならない。その上，被告は「ＶＯＳＳ」を「ヴォス」と称呼する根拠として，「ｖｏｉｃｅ」，「ｖｏｃａｌ」，「ｖｏｌｕｎｔｅｅｒ」等，多くの英語の「既成語」を挙げているところ，英語とドイツ語において，既成語が称呼認定の根拠となるかどうかを区別することには根拠がない。
(ｴ)また，被告は，「ＶＯＬＫＳＷＡＧＥＮ」及び「ＶＯＬＫＳ」は周知・著名であるから，各々「フォルクスワーゲン」，「フォルクス」と認識されているのであり，特殊な事例であるから本件商標の称呼の特定の参考にすることは適切ではないと主張する。しかし，むしろ，「ＶＯＬＫＳＷＡＧＥＮ」が「フォルクスワーゲン」，「ＶＯＬＫＳ」が「フォルクス」であることが我が国でも広く知られているということは，我が国においても「ＶＯ」を「フォ」と発音する可能性があることが広く知られているということであり，「ＶＯＳＳ」を「フォス」と称呼することも自然であることになる。
なお，「ＶＯＬＫＳＷＡＧＥＮ」及び「ＶＯＬＫＳ」が著名であるが故に本件商標の称呼特定の参考には不適切なのであれば，同様に著名である「ＶＯＬＶＯ」，「Ｖｏｌｖｉｃ」の称呼も参考として不適切である。


(ｵ)上記のとおり，本件商標は，称呼を「フォス」に限定する趣旨で，二段で出願された商標であるから，その商標態様から，片仮名部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たしていると無理なく認識され，かつ，「ＶＯ」を「フォ」と称呼する可能性が多々ある以上，「フォス」の称呼は「ＶＯＳＳ」から自然に生じる称呼であると理解でき，本件商標の称呼は「フォス」と特定される。
イ引用各商標の称呼及び観念認定の誤り
(ｱ)引用商標１及び２は，①パイプをくわえた男性のイラスト部分，②「三得利」の文字部分，③イラストの周りを取り囲む「ＢＯＳＳＣＯＦＦＥＥＣＯＦＦＥＥ    ＢＯＳＳＣＯＦＦＥＥ」，④二段書きの「ＢＯＳＳ」及び「伯斯」（引用商標２については「博斯」）の文字部分の構成要素を結合した結合商標であり，その称呼は「サントリーボスコーヒーハクシ」である。
また，引用商標３は，①経線と緯線のみが描かれている地球儀を背景にした，パイプをくわえた男性のイラスト部分，②イラストの周りを取り囲む「ＳＵＮＴＯＲＹＣＯＦＦＥＥ    ＢＯＳＳ」の文字部分からなる結合商標であり，その称呼は「サントリーコーヒーボス」である。上記引用各商標は，いずれも一見して，文字の部分よりも「パイプをくわえた男性」のイラスト部分の印象がとても強いので，「パイプをくわえた男性」の印象が残存し，観念として需要者に記憶されるものと解され，特に，引用商標３については文字部分にほとんど目がいかないものと解される。また，仮に「ＢＯＳＳ」が外観上強く認識されることがあれば，上記イラストの印象との相乗効果で，「親分，社長，主人，監督，上司」等の連想が想起され，これが需要者の印象として記憶されることとなる。
(ｲ)取消理由通知及び本件決定中の当審の判断において，被告は，引用各商標の称呼及び観念に関し，「ＢＯＳＳの欧文字部分もまた独立して取引に資されるものとみるのが相当である」として，引用各商標からは，「ＢＯＳＳ」の欧文字部分に相応して，「ボス」の称呼及び「ボス，親分」の観念をも生ずる旨判断し，その際に，「最高裁昭和３７年（オ）第９５３号同３８年１２月５日第一小法廷判決」（甲１２，以下「引用判例」という。）をも参考としている。
しかし，引用判例は，そもそも「みだりに，商標構成部分の一部を抽出し，この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断するがごときことが許されない」ことを原則とした上で，取引上不自然と思われるほど不可分的に結合していない，著名性のない図案と文字の結合商標の事案について，分離観察も可能であると判断したものである。
取消理由通知及び本件決定中の当審の判断にもあるように，引用各商標は「パイプをくわえた男性のイラスト」等とともに需要者の間に広く認識されている商標であり，その事実があるにもかかわらず，称呼及び観念について「ＢＯＳＳ」のみを分離して観察することは不適切である。(ｳ)被告は，引用商標１及び２の構成中，「ＢＯＳＳ」の欧文字部分は，「パイプをくわえた男性」の図形部分と称呼や観念においても直接的には関連性がないと主張する。しかし，被告も認めるように，「パイプをくわえた男性」の図形部分は「サントリーの缶コーヒーボス」の図形として著名であるところ，需要者はいずれの引用商標をみても，「ＢＯＳＳ」の欧文字部分と「パイプをくわえた男性」を一体として，「サントリーの缶コーヒーボス」という観念の，著名性ある商品ラベルとして認識するはずであり，「ＢＯＳＳ」の欧文字部分をもって独立して自他商品の識別標識としての機能を果たしているわけではない。また，引用商標３においては，そもそも，図形のまわりに同書同大同間隔で一連に「ＳＵＮＴＯＲＹＣＯＦＦＥＥ    ＢＯＳＳ」と記載されており，たとえ，「ＳＵＮＴＯＲＹ」が著名な社名で，「ＣＯＦＦＥＥ」に自他商品識別機能がないとしても，「ＢＯＳＳ」の文字だけを独立させて自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとする主張には無理がある。また，需要者は，引用商標３も，「ＢＯＳＳ」の欧文字部分と「パイプをくわえた男性」を一体として，「サントリーの缶コーヒーボス」という観念の著名性ある商品ラベルとして認識するはずである。(ｴ)さらに，被告は，飲料を取り扱う業界においては，本件商標の登録出願前から「ＢＯＳＳ」の表示のみでもサントリー関連会社にかかる商品であることを認識できるほど需要者の間に広く知られていたと主張するが，乙１２（Wikipedia）に，「ＢＯＳＳ」につき「パッケージにパイプをくわえた男性のイラストが特徴である。」との記載があり，サントリー関連会社の現在の商品一覧をみても，１つとして，「パイプをくわえた男性のイラスト」の使用なく商品に「ＢＯＳＳ」のみをラベル化している例はない（甲２５）。また，本件は，引用各商標を根拠として，本件商標の登録が取り消されるべきかの問題であるところ，引用各商標は「ＢＯＳＳ」の欧文字のみの商標ではなく，いずれも全体としてみるからこそ意味を持つラベル商標であるから，全体として，その称呼・観念・外観を判断すべきである。
ウ本件商標と引用各商標の類否判断の誤り


被告は，本件決定において，引用各商標の称呼を「ボス」としており，欧文字「ＢＯＳＳ」以外の構成要素を全く無視した類否考察をしているが，当該分離観察の手法及びそれに基づく類否判断は誤りである。被告は，前記の引用判例につき分離観察の手法を採用する根拠としているが，引用判例で争われた商標は，需要者の間に広く知れわたっていない特殊な図形と文字からなる商標であるところ（甲１２），本件において，引用各商標中の図形は，需要者の間に広く認識されている。加えて，引用各商標は「三得利」「ＣＯＦＦＥＥ」「ＳＵＮＴＯＲＹＣＯＦＦＥＥ」等の需要者の間に広く知れわたっている文字を有することから，引用判例とは事案を異にするものである。つまり，引用各商標は，その構成中「ＢＯＳＳ」の欧文字部分も独立して取引に資されるものとみることは妥当ではなく，全体としてみた場合，本件商標に類似するか否かを判断すべきである。
まず，外観については，本件決定中にあるように相紛れるものではない。次に，本件商標の称呼が「フォス」であるところ，引用商標１及び２は「サントリーボスコーヒーハクシ」，引用商標３は「サントリーコーヒーボス」であるので，称呼において非類似である。
最後に，観念については，本件決定中にあるように，本件商標を構成する「ＶＯＳＳ」及び「フォス」は，特定の意味をもって親しまれている語ではないから，本件商標は，全体としても特定の観念を生じさせないものであるのに対し，引用各商標からは「サントリーの缶コーヒーボス」の観念が生じ，明らかに異なる。
以上より，本件商標と引用各商標は非類似であると判断するのが相当である。
エ混同のおそれはない
(ｱ)本件決定において，本件商標と引用各商標に係る商品の取引の実情について十分な考察がされておらず，「混同のおそれがある」旨の判断は誤りである。
すなわち，引用各商標は，いずれも缶コーヒーに使用されているものであり，その販売場所は，低価格の小売店，コンビニエンスストアー，駅の売店，自動販売機等が挙げられる。サントリー株式会社の商品である缶コーヒーの価格は，およそ１１０円から１２０円と安いものであり，その価格設定及び販売場所から考察するに，一般大衆向けの商品であるといえる（甲１３）。
他方，本件商標に係る商品は，世界的な著名ブランド「カルバン・クライン」のクリエイティブ・ディレクターであるＡが手掛けた優れたデザイン性を有する瓶（又はそれを模したペットボトル）の容器に入れて販売・提供されている（甲１４の１及び２）。販売・提供場所は高級ホテル，レストラン等で，日本ではTHERITZ-CARLTON，CONRAD，MANDARINORIENTAL，Hiltonといった高級ホテルや高級グルメストアDEAN&DELUCA，六本木の高級和食レストラン「龍吟」である（甲１５）。加えて，宣伝広告活動も，主に世界の著名人や富裕層を対象に力を入れており，その結果，２００９年（平成２１年）９月２０日ロサンゼルスで開催されたエミー賞授賞式，同年１２月１１日オスロで開かれたノーベル平和賞授賞式，２０１０年（平成２２年）１２月１０日ロサンゼルスで開催されたＳＡＧアワード（スクリーンアクターズ    ギルドアワード）等で提供されることとなった（甲１６の１及び甲１６の２）。以上のとおり，本件商標に係る商品は，一部の富裕層向け高級ミネラルウォーターとして売られており，需要者及び販売場所が全く異なる引用各商標の缶コーヒーと混同を生ずるおそれがないことは明白である。
(ｲ)被告は，本件商標の登録の可否について，一部の使用商品及びその商品の特殊な取引の実情のみにより判断することは適切ではないと主張する。しかし，被告は，引用各商標の称呼及び観念の認定に当たり，分離観察が必要であるとする根拠の１つとして，サントリー関連会社の「缶入りコーヒー」販売によって「ＢＯＳＳ」の表示のみでも商品が認識できたと主張し，特殊的・限定的取引の実情をあげており，その主張は矛盾する。
被告は，甲１４～１６の商標は，本件商標と同一と認められる商標とはいえないと主張するが，二段商標のうちの片仮名「フォス」が自然な称呼である本件商標については，「ＶＯＳＳ」の欧文字の使用は登録商標の使用となるから，甲１４～１６の商標と本件商標は同一である。また，インターネット上で「ＶＯＳＳ」の表示を付した商品と同様の商品に「ヴォス」の片仮名が記されているケースが１件あったとしても，そのホームページ作成者がたまたま「ヴォス」と読ませるべく仮名を振ったものと考えられる。「ＶＯＳＳ」の我が国における自然な称呼が「ヴォス」であるなら，わざわざ仮名を振る必要もなかったと解され，この１件をもって，我が国における「ＶＯＳＳ」の自然な称呼が「ヴォス」であることが裏付けられるとはいえない。
さらに，仮に被告が，「ＶＯＳＳ」と「フォス」が同じ商品であっても分離して使用される場合に，「ＶＯＳＳ」が引用各商標と混同を生ずると主張しているのであれば，それは「ＶＯＳＳ」の自然な称呼が「ヴォス」であるとの被告の主張を前提とするものにすぎず，前記のとおり，本件商標の称呼は「フォス」であるから，上記主張は失当である。被告は，本件商標及び引用各商標において抵触する指定商品は，価格も比較的廉価な日常消費物資であると主張するが，価格の設定は販売する者が行うものであり，必ずしもすべてが廉価といい切れるわけではなく，一般消費者が常に称呼を一番重視するとはいえない。特に，本件商標及び引用各商標において抵触する指定商品は，実際にその場でみて購入する場合が多く，称呼のみならず商標の外観が非常に重要な要素となる。そうすると，本件商標と引用各商標との類否を判断するに当たっては，外観も極めて重要な判断要素である。外観が著しく異なり，称呼も「フォス」と「サントリーボスコーヒーハクシ」及び「サントリーコーヒーボス」と著しく異なる本件商標と引用各商標は，商品の出所の混同を来すおそれがない非類似の商標であるといえる。
オ小括
以上から，本件商標は商標法４条１項１１号に違反して登録されたものではなく，同法４３条の３第２項の規定に基づきその登録を取り消すべきと判断した本件決定は違法である。
２請求原因に対する認否
請求の原因(1)及び(2)の各事実は認めるが，(3)は争う。
３被告の反論
本件決定の認定判断に誤りはなく，原告主張の取消事由は理由がない。
(1)称呼認定の誤りに対し


ア本件商標は，「ＶＯＳＳ」の欧文字を横書きし，その下部に「フォス」の片仮名を横書きしてなるものであり，第３２類「清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース」を指定商品とするものである。
原告は，本件商標の「ＶＯＳＳ」の欧文字と下段に併記された「フォス」の片仮名との一体性を主張するが，本件商標は，さほど特徴のある書体とはいえない態様により，上段に大きく「ＶＯＳＳ」の欧文字をやや太めの線を用いて横書きし，その下に一文字程度の行間隔を空けて，「ＶＯＳＳ」の文字よりも細い線ではあるものの，しっかりと目立つ態様で「フォス」の片仮名が横書きされた構成からなるものであるから，これら２行に分けた各文字が密接不可分に結合された態様の商標であることを示すものとはなっておらず，その構成態様から直ちに下段の「フォス」が上段の「ＶＯＳＳ」の読み方を特定したものであると理解されるものではない。
一般に，欧文字と片仮名が二段に併記された構成の商標において，その片仮名部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できる場合には，片仮名部分から生ずる称呼をもってその商標から生ずる自然な称呼とみることができるが，そうでない場合には，欧文字部分から生ずる自然な称呼をもって取引されることも少なくないというのが取引の経験則に照らし明らかである。
これを本件商標についてみると，本件商標は，その構成中の「ＶＯＳＳ」の欧文字が英和辞典などのなじみのある外国語辞典には掲載されていない（乙１～４）ことから，既成の親しまれた観念を有する成語を表したものとはいえず，直ちに特定の称呼が生ずるものとはいえない。そして，このような場合，これに接する取引者，需要者は，欧文字に対する自らの知識，経験を頼りにその読みを案出するものであり，また，本件商標に係る指定商品が日常的に消費される飲料等であって英語以外の外国語が頻繁に使用される分野ともいえないものであり，さらに，外国語として最も親しまれている英語において，例えば，「ＶＯ」の文字が「ヴォ」と発音され（例ｖｏｉｃｅ,ｖｏｃａｌ,ｖｏｌｕｎｔｅｅｒ,ｖｏｌｕｎｔａｒｙ,ｖｏｃａｂｕｌａｒｙ,ｖｏｌｔ,ｖｏｔｅ），「ＯＳＳ」の文字を含む「ｂｏｓｓ」の語が「ボス」，「ｃｒｏｓｓ」の語が「クロス」，「ｌｏｓｓ」の語が「ロス」と発音されることなどからすると，「ＶＯＳＳ」の文字も英語風の読みをもって「ヴォス」と称呼されるとみるのが自然である（乙５）。
そうすると，本件商標中の「フォス」の片仮名部分は，欧文字と片仮名が二段に併記された構成の商標において，その片仮名部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るものとはいえないから，本件商標は，その構成中の片仮名部分に相応して「フォス」の称呼が生ずるほか，「ＶＯＳＳ」の欧文字部分から生ずる「ヴォス」との自然な称呼をもって取引されることも少なくないというべきである。また，原告は，「ＶＯＳＳ」の欧文字が既成の親しまれた観念を有する成語ではないため，読み慣れた仮名文字に目がいくのが自然であるとも主張するが，仮に，「フォス」の片仮名に取引者，需要者の目がいくとしても，本件商標は，「ＶＯＳＳ」及び「フォス」の各文字からなる商標であって，上段にあり，どちらかといえば太い線により書されている「ＶＯＳＳ」の欧文字部分の方が強い印象を与えるものであり，前記のとおり，「ＶＯＳＳ」の自然な称呼が「ヴォス」であることをも考慮すれば，仮名文字が「ＶＯＳＳ」の欧文字の下部に書されているからといって，本件商標が「フォス」の称呼のみを有する理由にはならないというべきである。イ原告は，「ＶＯＳＳ」の部分は，英語等の成語を表示するものではなく，これを直ちに英語風の読みをもって無理なく称呼することは難しい旨主張するが，たとえ，「ＶＯＳＳ」の欧文字が英単語ではないとしても，前記アのとおり，一般に慣れ親しまれているといえる英単語において語頭の「ｖｏ」が「ヴォ」と発音されていることからすれば，「ＶＯＳＳ」の文字を英語風の読みをもって「ヴォス」と称呼することは何ら難しいことではなく，この「ヴォス」こそが「ＶＯＳＳ」の自然な称呼であるといって差し支えないものである。
一方，原告が「ＶＯ」を「フォ」と発音する例として挙げる「ＶＯＬＫＳＷＡＧＥＮ」及び「ＶＯＬＫＳ」における「ＶＯＬＫＳ」の欧文字については，「民族，国民」の意味を有するドイツ語「Ｖｏｌｋ」の単数形２格を表す「Ｖｏｌｋｓ」（乙６）に通じるものであり，同文字は我が国において英語と比較してさほどなじみのある外国語とはいえないドイツ語ではあるものの，既成語である点において，造語といえる本件商標と同列に論じることは適切とはいえない。


また，原告も主張するように，「ＶＯＬＫＳＷＡＧＥＮ」が世界的に著名な自動車の製造販売会社であり，「ＶＯＬＫＳ」が我が国において周知な飲食チェーン店であるところ，これらのことは，「ＶＯＬＫＳＷＡＧＥＮ」が「フォルクスワーゲン」，また，「ＶＯＬＫＳ」が「フォルクス」の片仮名としてもそれぞれ相当程度認識されていることを意味するものであり（乙７～１０），このことが「ＶＯＬＫＳＷＡＧＥＮ」，「ＶＯＬＫＳ」の称呼の特定にも影響することは必定であり，このような特殊な事例を，本件商標の称呼の特定の参考にすることは適切ではない。さらに，原告は，特許庁の商標検索データベースＩＰＤＬにおける「ＶＯＬＫＳＷＡＧＥＮ」及び「ＶＯＬＫＳ」に係る称呼データを基に主張するが，ＩＰＤＬ（特許電子図書館）に公開されている「商標出願・登録情報」の「称呼」は，特許庁での商標審査に当たって，比較する商標の称呼における類否判断の基礎とするものであるところ，原告が引用する上記の登録商標事例は，登録に至る審査において上記の著名性も加味された結果としての称呼データであることが推測できるものであって，このことにより本件商標の称呼認定の判断が左右されるべきではない。なお，スウェーデンのよく知られた自動車又は自動車メーカーである「ＶＯＬＶＯ」は，その読みとして「ボルボ」と表記されており（乙７～９），フランス産のミネラルウォーターとしてよく知られている「ｖｏｌｖｉｃ」もその読みとして「ボルヴィック」又は「ボルビック」と表記されている（乙１１）。
(2)引用各商標の称呼及び観念認定の誤り並びに類否判断の誤りに対しア引用商標１ないし３は，前記第２．２のとおりの構成からなるものである。
そして，本件決定においては，引用各商標の構成中の「ＢＯＳＳ」の欧文字部分もまた独立して取引に資されるものであり，引用各商標からは，「ＢＯＳＳ」の欧文字部分に相応して，「ボス」の称呼及び「ボス，親分」の観念をも生ずると認定判断したものであって，その判断の参考として引用判例（甲１２）を引用したものである。
これに対し原告は，同引用判例で争われた商標は，需要者の間に広く知れわたっていない特殊な図形と文字からなるものであるところ，本件での引用各商標は，その構成中の図形等が需要者の間に広く知れわたっていることから，引用判例とは事案を異にする旨主張する。
しかし，原告の上記主張は，商標の類否判断において，原則とする全体観察に重きを置くあまり，分離観察を必要以上に軽視するものである。商標の分離観察が，全体観察に対する修正として，特に結合商標（二以上の文字，図形又は記号の組合せからなる商標及び二以上の語を組み合わせてなる商標）の類否判断の場合において必要とされることは，判例等が認めるところである。引用判例によれば，要するに，全体観察のほかに，各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合していない商標については，分離観察をしてその構成部分が有する外観，称呼又は観念により類否判断が認められるのである。イ確かに，引用各商標は，原告も認めるように，需要者の間に広く認識されている商標である。
そして，引用判例によれば，リラと称する抱琴の図形と「宝塚」なる文字との結合からなり，これに「リラタカラズカ」，「ＬＹＲＡＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡ」の文字が添記されている商標において，リラ宝塚印なる称呼，観念の生ずることは明らかであり，その一連の称呼，観念のみしか生じないか否かの判断に，図形部分が古代ギリシャの抱琴でリラという名称を有するものであることの著名性の否定が一部影響したという事案である。他方で，本件は，引用各商標の各構成要素を一連にした明らかな称呼，観念を生じるといった商標でないものにおける著名性の有無が称呼，観念の特定の判断にどう影響するかという事案であり，分離観察の手法について，著名性の有無の差によって引用判例とは事案を異にするといえるものでもなく，本件での引用各商標において，引用判例にいう分離観察の手法を採用することが否定される理由はない。
そして，引用商標１及び２は，それぞれ，最下段の文字部分を「伯斯」と「博斯」とを異にする以外，他の構成要素をすべて共通にするものであるところ，両商標は，①「三得利」の漢字部分，②「パイプをくわえた男性」の図形部分，③図形部分の周りに書された「ＢＯＳＳＣＯＦＦＥＥ」，「ＣＯＦＦＥＥ」及び「ＢＯＳＳＣＯＦＦＥＥ」の欧文字部分，④「ＢＯＳＳ」の欧文字部分，⑤「ラベル風図形」及びそこに書された「伯斯」又は「博斯」の漢字からなる部分，の構成要素からなる結合商標であり，これらは視覚上明確に分離されて看取されるものである。そして，両商標の構成中の「④『ＢＯＳＳ』の欧文字部分」は，商標中において，顕著に表されているものであるところ，同部分は，「ボス」と発音し，「ボス，親分」の意味を有する英単語として一般に広く知られ，商品の品質等を表すような言葉ではなく，「②『パイプをくわえた男性』の図形部分」と称呼や観念においても直接的には関連性のないものであって，これらの結合によって特定の事柄を認識するようなものではないことから，「ＢＯＳＳ」の欧文字部分をもって独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。