仮に，被告標章について議論するとしても，被告商品の需要   者等である医療従事   者は，被   告商品   の購買   に際し   ，医薬   情報担   当者（   いわゆ   るＭＲ   ）から商品   の機能   及び効   能，安   全性等   につき   詳細な   説明を   受け，   製造業者   についても   吟味す   るから   ，被告   商品の   出所は   常に明   らかで   あり，   被告商   品について出所の混同を生じる可能性は著しく低い。
また，仮に，患者の認識を問題にしたと   しても，患者は   ，薬剤師の服薬指導，薬   剤情報   提供書   ，お薬   手帳，   後発医   薬品情   報提供   書等に   よって   ，正式な販売   名，効能   ，用法   ・用量   等の情   報を総   合的に   与えら   れた上   で，被   告商品を認   識する   から，   被告標   章に接す   ること   により   ，出所   の混同   を生じ   る可能性は著しく低い。
したがって，仮に，本件商標と対比すべき対象を被告標章と   し，類否判断の主体   に患者   を含め   たとし   ても，   被告商   品に関   する具   体的な   取引の   実情に照らせば，被告標章と   本件商標は，類似   しない。２争点   (2)（被告標章の使用   が商標的使用に当た   るか）について
【原告の主張】
(1)被告   標章は，   少なく   とも薬   剤の購   入決定   の過程   に影響   を及ぼ   すこと   のできる患   者が購   入・使   用する   場面に   おいて   出所識   別機能   を発揮   してお   り，商標とし   て使用   されて   いる。   すなわ   ち，被   告商品   のよう   な高脂   血症治   療剤は   ，長期間   にわた   り反復   して購   入・服   用され   るもの   である   ところ   ，その   ような薬剤の   場合，   患者は   ，購入   する薬   剤を実   質的に   選択す   ること   ができ   るといえるし   ，少な   くとも   購入す   る薬剤   が決定   される   過程に   影響を   与える   ことができる   。そし   て，購   入決定   権を有   する者   はもち   ろん，   購入決   定の過   程に影響を及   ぼす者   との関   係にお   いても   ，当該   表示が   出所識   別機能   を発揮   している場合   には，   商標的使   用に当   たると   いうべ   きであ   るから   ，被告   標章の   表示が商標的使用に該当することは，明らか   である。被告は，商標的使用に当たらない   旨主張するが，医療従事者のみが判断主体であるという誤った前提に基づくもの   であり，失当である。(2)患者   は，自   らの症   状を治   すため   に薬剤   を服用   し，薬   剤の効   果や副   作用について   興味を   持つこ   とはあ   るとし   ても，   当該薬   剤の化   学物質   である   有効成分の名   称が何   である   かとい   うこと   には興   味や知   識を持   ってい   ないの   が通常である   。また   ，医療   従事者   も，患   者に対   して薬   剤を処   方する   に際し   ，薬剤の効果   や副作   用につ   いての   説明を   するこ   とはあ   るが，   通常，当   該薬剤   の有効成分   の名称   が何で   あるか   を説明   するこ   とはな   い。そ   うだと   すれば   ，患者が，被   告標章   （「ピ   タバ」   ）に接   したと   きに，   それが   「有効   成分」   を示すもので   あると   認識す   るとは   いえな   い。む   しろ，   錠剤に   数文字   の片仮   名が表示され   ている   場合，   当該片   仮名は   薬剤の   名称又は   その一   部を示   すもの   であること   が多い   ことに   照らせ   ば，被   告標章   （「ピ   タバ」   ）に接   した患   者も，「ピタバ」は薬剤の名称又はその一部で   あると認識するのが通常である。商品に販売者の名称に係る標章と   ，それとは別に商品の名称   に係る標章を併記す   ること   は，一   般的に   行われ   ている   ことで   あり，   片方に   出所識   別機能がある   からと   いって   ，他方   に出所   識別機   能がな   いとい   うこと   にはな   らないから，   仮に，被   告商品   の錠剤表   面の印   字中の   「テバ   」の文   字によ   って，   患者が被   告商品   の出所   を識別   するこ   とがあ   るとし   ても，   同印字   中の被   告標章（「ピ   タバ」   ）が出   所識別   機能を   有しな   いこと   にはな   らない   し，患   者がこれを有効成分であると認識することにも   ならない。仮に，患者が，被告商品のＰＴＰシート等に付された「ピタ   バスタチンＣａ錠１   ｍｇ『   テバ』」   の表示   に接し   たうえ   で，被   告標章   （「ピ   タバ」   ）に接した   ときに   ，「ピ   タバ」   が，販   売名た   る「ピ   タバス   タチン   Ｃａ錠   １ｍｇ『テバ』   」のう   ち「ピ   タバス   タチン   Ｃａ」   の一部   の表示   あるい   はそれ   に由来する   表示で   あると   認識す   ること   があっ   たとし   ても，   被告商   品の有   効成分の名称   が何で   あるか   という   ことに   ついて   興味も   知識も   なく，   説明も   受けていない   から，   「ピタ   バ」を   「有効   成分と   しての   」ピタ   バスタ   チンＣ   ａを意味するものと認識することはない。
(3)被告は，   「医療   事故防   止の機   能を果   たす表   示であ   る」から   「商標」でないと主   張する   が，医   療事故   防止の   表示で   あるこ   とが商   標的使   用でな   いことの根拠   にはな   らない   。そも   そも被   告は，   「ピタ   バ１テ   バ」が   被告商   品の販売名た   る「ピ   タバス   タチン   カルシ   ウム錠   １ｍｇ   『テバ』   」の略   記であ   ると繰り返   し述べ   ており   ，「ピ   タバ１   テバ」   の表示   を商標   として   使用し   ていないなどと主張することはできない。
【被告の主張】
(1)ア   本件商   標と対   比すべ   き対象   を被告   全体標   章（「   ピタバ   １テバ   」）とするか，被   告標章   （「ピ   タバ」   ）とす   るかに   かかわ   らず，   これら   （少なくとも，「ピ   タバ」   の文字   ）は，取   引にお   いて自   他商品   識別標   識とし   て機能する   もので   はなく   ，被告商   品の内   容を理   解させ   たり，医療   事故を   防止したりするための表示である。


イ   商標類   否（出   所混同   ）の判   断主体   である   医療従   事者は   ，被告   全体標   章について有効成分・含量・屋号   （又は被告商標について有効成   分）を表したものであると理解するから，被告全体標章   （又は被告標章）は商標として機能するものではない。また，   被告商品の   錠剤表面の印字（「ピタバ１テバ」）あるいは同   印字中の「ピタバ」と   の表示は，医療従事者   の目には触れないものであるし，医療従事者   は，添付文書   ，ＭＲの説明などから商品の機能及び効能，安全性等に関する詳   細な情報を得た上で購買決定するのであるから，被告商品   の錠剤表面の印字のみに基づいて購   買決定することはない。
ウ   患者につ   いても   ，薬剤師の服薬指導，   薬剤情報提供書，お薬手帳   ，後発医薬品情報提供書等によって，医薬品   の正式な販売名，効能   ，用法・用量等の情報を総合的に与えられた上，患者は薬についての希望を医師に伝えたり，薬局で   先発医薬品・後発医薬品   の選択をするなど，処方される医薬品に対して意識的なのであるから，患者は   ，被告商品（   錠剤）上の「ピタバ」の表示をもって，「有効成分としての」ピタバスタチンカルシウムを意味するものと認識するとともに，   商品の品質，原材料の表示（説明的表示）であると理解する。
また，①錠   剤上の   表示は   医療事   故防止   のため   の表示   である   こと，   ②被告商品は，医師の   処方箋が不可欠な，   処方箋医薬品であり，   患者が自ら錠剤の表示に基づいてその出所を識別して薬剤の処方を受けることはないこと，③   患者が，薬局において   ，先発医薬品と   後発医薬品の選択をする場合，あるいは   ，患者が医者に対して，   効き目や副作用の点から薬の変更や新しい薬の処方を依頼するといった場合において，患者が薬剤の表面に付された表示に基づき，   その出所を識別して薬剤の処方を受けるという取引の   実情はないことに照らせば，被告   商品（錠剤）   上に表示された被告標章は，患者との関係においても   ，商標として使用されるものではない。
３   争点(3)（被   告標章   が普通   名称な   どを普   通に用   いられ   る方法   で表示す   る商標に当たるか）について
【被告の主張】
本件商   標と対   比すべ   き対象   を被告   標章（   「ピタ   バ」）   と解し   ても，   被告標章の表示   は，被   告商品   の「品   質」，   「原材   料」を   「普通   に用い   られる   方法で表示」   するも   のであ   り，原告   商標権２の   効力は   及ばな   い（商   標法２   ６条１   項２号）。
【原告の主張】
争う。
４   争点(4)（原   告商標   権２に   係る商   標登録   が無効   審判に   より無   効とさ   れるべ   きものと認められ，又は原告による原告商標権２の行使が   権利の濫用に当たるか   ）
について
【被告の主張】
(1)商   標法４   条１項   １６号   に該当   するこ   と（本   件商標   権又は   原告商   標権１   の行使につき）
「ピタバ」及び「ＰＩＴＡＶＡ   」は，   「ピタバスタチン」及び   「ＰＩＴＡＶＡＳ   ＴＡＴ   ＩＮ」   の略称   として   これら   と同一   の意味   に理解   され，   周知，慣用さ   れてい   る。こ   のため   ，本件   商標（   「ＰＩ   ＴＡＶ   Ａ」）   を「ピ   タバスタチン   」を含   まない   「薬剤   」に使   用した   場合，   あたか   も「ピ   タバス   タチン（カル   シウム   ）剤」   （以下   「ピタ   バスタ   チンカ   ルシウ   ム製剤   」もし   くは「ピタ   バスタ   チン製   剤」と   いうこ   とがあ   る。）   である   かのよ   うに品   質の誤認を生   じるお   それが   あるか   ら，本   件商標   は，商   標法４   条１項   １６号   に該当し，本   件商標   権又は   原告商   標権１   に係る   商標登   録は，   同法４   ６条１   項１号   ，５号の   無効理   由を有   し，原   告は，   本件商   標権又   は原告   商標権   １を行   使することが   できな   い（な   お，被   告は，   原告が   第５回   弁論準   備手続   期日に   おいて平成２６年１２月２５日付け原告準備書面   (3)を陳述   したこ   とにつき，本件商標権   に基づ   く請求   を取り   下げる   ととも   に，原   告商標   権２に   基づく   請求を追加す   る旨の   請求原   因の変   更を意   味する   から，   これに   異議を   述べる   とともに，民   事訴訟   法１４   ３条４   項に基   づきそ   の不許   を求め   る申立   てをし   た。したがっ   て，本   件商標   権又は   原告商   標権１   に基づ   く請求   が本件   の審理   の対象である。）。
(2)商標法４条   １項７号に該当するこ   と（原告商標権２の行使につき）ア   「ＰＩ   ＴＡＶ   Ａ」及   び「ピ   タバ」   は，医   薬品の   一般的   名称た   る「Ｐ   ＩＴＡＶＡＳＴＡＴＩＮ」及び「ピタバス   タチン」の略称として周知，   慣用され，医療・製薬業界で用いられているところ   ，原告商標権２の   指定商品「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」に   本件商標（「ＰＩＴＡＶＡ」）を使用しても，医療従事者は本件商標を指定商品の内   容（成分）表示としてしか認識できず，原告の出所を   認識させ，自他商品の識別として機能することができない。


イ本件商   標（「   ＰＩＴＡＶＡ」   ）と，   医薬品の一般的名称   （「ＰＩＴＡＶＡＳＴＡＴＩＮ」及   び「ピタバスタチン   」）の略称（「Ｐ   ＩＴＡＶＡ」   及び「ピタバ」）とは   ，外観，称呼及び   観念において類似し   ，混同を生ずるおそれがある。ＷＨＯは，   一般名を保護   する立場から，   一般名に由来   する商標の採用を避ける   よう加盟各国に勧告   しており（乙３の２   の１），この趣旨に照らしても「   ＰＩＴＡＶＡ」の   登録商標は，   公序良俗に反してい   る。ウ   したが   って，   指定商   品を「   ピタバ   スタチ   ンカル   シウム   を含有   する薬   剤」とする原告商標権２に係る商標登録が認   められると，医薬品   の一般的名称の略称の使用が制限され，公序良俗を害   するおそれがあるから，本件商標は商標法４条１項７号に該当し，原告商   標権２に係る商標登録は，同法４６条１項１号，５号の無効理由を有し，   原告は，原告商標権２を行使することができない。
(3)権利濫用
以下のアないしオの   とおり，本件商標権（若しくは原告商標権１）   又は原告商標権２に基づく原告の権利行使は権利の濫用である。ア   独占適   応性を   欠くパ   ブリッ   クドメ   インに   ついて   の権利   取得，   行使で   あ
ること
後発医薬品である錠剤の限られたスペー   スの中で，誤投与・   誤服用防止のために販売名を略記することは社会的要請である   。誤投与・誤服用防止のためには，錠剤上に販売名等の表記が   求められており，錠剤という限られたスペースの中で販売名を表記する場合   ，行政上要請された販売名「ピタバスタチンカルシウム錠１   ｍｇ『テバ』   」を表記することは視認性の観点から問題があるから，   その略記を行うものである。誤投与・誤服用防止のために，販売名を表示する被告錠剤で   は，視認性の点より   ，略記の表示以外の手段がないから，   本件商標権又は原告商標権２に基づく請求は権利濫用として許されない。
イ   本件商標が商標法３条１項３号に   該当すること「ＰＩＴＡＶＡ」が「ＰＩＴＡＶＡＳＴ   ＡＴＩＮ」の冒頭部分に一致し   ，後半部分の「ＳＴＡＴＩＮ」   の語がスタチン系薬剤すなわち高脂血症治療薬を意味する記述的な部分である以上，   冒頭の「ＰＩＴＡＶＡ」   の語は他のスタ   チン系   薬剤と   の識別   に必要   な主要   な部分   となる   ので，   本件商   標（「ＰＩＴＡＶＡ」）が，その査定時に   おいても，指定商品（ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤）の原材料   ，品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であることは明らかである   。また，本件商標権の分割により   ，本件商標（   「ＰＩＴＡＶＡ」）は   ，その指定商品そのものである薬剤「ピタバスタチンカルシウム   製剤」に使用されることになったもので，本件商標   は，指定商品の「品質   」「原材料」をそのまま記述的に表示するものにほか   ならない。したがって，本件商標は，   商標法３条１項３号に該当   する。ウ   本件商標が商標   法３条１項６号に該当すること「ＰＩＴＡＶＡ」及び「ピタバ」は   ，医薬品の一般的名称（「ＰＩＴＡＶＡＳＴＡＴＩＮ」及び「ピタバスタチン」）の略称として   周知，慣用され，医療・製薬業界で用いられているから   ，本件商標（「Ｐ   ＩＴＡＶＡ」）を指定商品である「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬   剤」に使用した場合，需要者等た   る医療従事者は，   商品の有効成分の一般的名称の略称と理解するので，本件商標   は，特定の出所を表示する機能を   欠いており，商標法３条１項６号に該当する。
エ   本件商標の不使用
本件商標は，不使用   取消審判により取り消されるべきことが   明らかであるから，その商標登録に係る商標権に基   づく差止請求は，権利の濫用に当たり許   されな   い。す   なわち   ，原告   とキョ   ーリン   リメデ   ィオ株   式会社   （以下「キョーリンリメディオ」という   。）の   間で締   結され   た平成   ２５年   １２月１   ９日付   け「商   標使用   許諾契   約書」   による   契約（   以下「   本件商   標使用許諾契約」という。）は   ，本件商   標の積   極的な   使用を   許諾す   る契約   ではなく，キョーリンリメディオが本件商   標と類似する「ピタバ」の表示の使用を速やかに中止することを前提に，   既に製造し在庫を保有している   商品の限度内でその販売等に対する本件商標権侵害に基づく差   止め等を行わないという，禁止権行使の猶予を合意し   たものと解される。他方   ，商標法５０条１項の制度趣旨（実際に使用される商標の保護を通じ   て商標に化体されている商標権者の業務上の信用を保護するという商標制   度の目的にそぐわない商標を整理すること）に照らせ   ば，商標権者から禁   止権行使の猶予を受けたにすぎない者は，   同項所定の「通常使用権者」に当たらないから，キョーリンリメディオによる「ピタバ」の使用をもって   同項にいう通常使用権者による本件商標又はこれと社会通念上同一と認め   られる商標の使用があるということはできない。さらに   ，キョーリンリメディオが使用した「ピタバ」の表示も医療事故防止の   ために「ピタバスタチン」の略語として使用されていたのであって，   キョーリンリメディオという商品の出所を表示するものでも，   もちろん原告の出所を表示するものでもないので   ，自他商品識別のための商標として使用されたものではない   。したがって，本件商標権   又は原告商標権１及び原告商標   権２に係る商標登録は，不使用取消審判により取り消さ   れるべきことが明らかである。オ   後発医   薬品の   普及を   不当に   阻み，   先発医   薬品市   場を守   るため   の訴訟   で
あること


(ｱ)後   発医薬   品の普   及促進   は日本   国の国   策，施   策であ   り，原告による本件訴訟は権利の濫用として制限されなければならない。後発医薬品については，   販売名等の類似性に起因する医療過誤防止のため，薬事行政上，   有効成分の一般的名称，剤型，   含有量，会社名（屋号等）からなる販売名の使用が要請され   ている。このようにして認められた販売名について，その略記を   ，誤投与   ，誤服用という医療過誤を防止する   ために   錠剤上   に表示   すると   いう適   正な表   示方法   を，先   発医薬   品メーカーが保有する商標権によって阻止   しようとすることは，国家政策に反し，商標権の   濫用となる行為である。
原告は，先発医   薬品メーカーとして   ，本件特許権   の存続期間が満了した後に後発医薬品メ   ーカーによって現在   の事態が引き起こさ   れることを本件商標登録出願当   時に予期して，   本件商標を登録して   おいたということが推認できる。
(ｲ)ま   た，医療   ，製薬   に関わ   る学会   ，業界   等の関   係者に   よって   ，「ＰＩＴＡＶＡＳＴＡＴＩＮ」（ピタバスタチ   ン）」が「ＰＩＴＡＶＡ   （ピタバ）」と略称されるであろうことは誰の眼にも明らかなこと   であったのであり，原告が，   国際一般名称ないし一般的名称である   「ＰＩＴＡＶＡＳＴＡＴＩＮ」（ピタバスタチン）」，   「ピタバスタチンカルシウム」の要部であり略称とされるべき   「ＰＩＴＡＶＡ」の語を商標   登録すること自体，非難されるべきであり   ，ましてやそのような商標権   に基づいて，本来許されるべき他人の使用を制限しようすることは   ，商標権の濫用にほかならない。
【原告の主張】
(1)商標法４条１   項１６号に該当するとの主張について本件請求は，原告商標権２   に基づくものであるところ，同商標権に係る   指定商品   は「ピ   タバス   タチン   カルシ   ウムを   含有す   る薬剤   」であ   って，   ピタバスタチ   ンカル   シウム   を含有   しない   薬剤は   指定商   品では   ないか   ら，被   告が主張する   ような   品質誤   認の問   題は生   じず，   本件請   求に対   する抗   弁とは   ならない。
(2)商標法４条１   項７号に該当するとの主張   について「ピタバ」は，需要者等   ，とりわけ患者において，「ピタバスタチンカルシウム   」の略   称であ   ると認   識され   ている   とはい   えず，   「「ピ   タバ」   及び「ＰＩ   ＴＡＶ   Ａ」は   ，「ピ   タバス   タチン   」及び   「ＰＩ   ＴＡＶ   ＡＳＴ   ＡＴＩＮ」の   略称と   して，   これら   と同一   の意味   に理解   され，   周知，   慣用さ   れている」とはいえず，被告の主張はその前提を欠くものである。
(3)権利濫用との   主張について
(ｱ)独   占適応   性を欠   くパブ   リック   ドメイ   ンにつ   いての   権利取   得，行   使であ
るとの主張について
被告は，「ＰＩＴＡＶＡ」   が「ＰＩＴＡＶＡＳＴＡＴＩＮ」及び「ピタバスタチン」の略称として，   これらと同義に理解され，   周知，慣用されている旨主張するが，当該前提自体   が誤りである。被告は，後発医薬品メーカ   ーは，後発医   薬品について販売名の自由な選択が許されておらず，医薬品の有効成分名等を使用すること   が行政上要請されているとも主張す   るが，錠剤にどのような表示をするか   については何ら制限がない。
加えて，被告は，   「ピタバ」及び「ＰＩＴＡＶＡ」は   ，「ピタバスタチン製剤」の製造販売において，他に選択   する語が見つけ難い，代替が容易でない語である旨の主張も   するが，「ピタバ」の表示をしている錠剤は６１品目   中１４   品目（   約２３   ％）で   あり，   多くの   後発医   薬品企   業は錠   剤に「ピタバ」以外の様々な表示をしているのであって   ，「ピタバ」が「取引に際して必要適切な表示として何人もそ   の使用を欲するもの」に該当しないことは明らかである。
(ｲ)本件商標   が商標法３条１項３号に   該当するとの主張について「ＰＩＴＡＶＡ」は，「ＰＩＴＡＶＡＳ   ＴＡＴＩＮ」及び「ピタバスタチン」の略称として，これらと同義に理解され   ，周知，慣用   されているとの前提が誤りであり，被告の主張は失当   である。また，本件では，   ５年の除斥期間が   経過しているため，商標   法３条１項３号に該当することを理由とする無効   審判を請求することが   できない以上，同号該当性を抗弁として   主張することもできないと解すべき   である。(ｳ)本件商標   が商標法３条１項６号に該当するとの主張に   ついて争う。
なお，同号に該当することを理由とする   無効審判を請求することができない以上，同号該当性を   抗弁として主張することもできない   と解すべきである。
(ｴ)本件商標の不   使用との主張について
原告は，キョーリンリメディオに対して   ，本件商標使用許諾契約に基づき，本件商標の通常   使用権を許諾しており，   同社において「ピタバ」の使用実績がある。
(ｵ)後   発医薬   品の普   及を不   当に阻   み，先   発医薬   品市場   を守る   ための   訴訟で
あるとの主張について
原告は，単に，被告   による被告標章の使用が原告商標権２   を侵害するとして，その差止等を   求めているだけであって，後発医薬品を   販売すること自体を問題としているわけではない。
第４   当裁判所の判断


１当裁判所は，   被告標章の使用は，商   標的使用に該当せず，また，本件商標は   ，公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標   （商標法４条１項７号   ）に該当するから，原告商標権２に係る商標登録   は，無効審判により無効とされるべきものであって，原告は原告商標権   ２を行使することができない   から，原告の本件請求は棄却すべきものと判断する。その理由は，以下   のとおりである。なお，前記前提事実(2)のと   おり，   本件分   割手続   により   ，本件   商標権   は原告商標権   １とな   るとと   もに，   本件商   標権か   ら原告   商標権   ２が分   割され   たとい   う経緯が   あると   ころ，   被告は   ，原告   が第５   回弁論   準備手   続期日   におい   て平成   ２６年１   ２月２   ５日付   け原告   準備書   面(3)を陳   述した   ことに   つき，   本件商   標権に基づく   請求を   取り下   げると   ともに   ，原告   商標権   ２に基   づく請   求を追   加する   旨の請求   原因の   変更（   訴えの   変更）   を意味   すると   した上   ，請求   の取下   げ（訴   えの一部   取下げ   ）に異   議を述   べると   ともに   ，請求   の追加   につき   民事訴   訟法１   ４３条４   項に基   づきそ   の不許   を求め   る申立   てをし   た。し   かし，   原告商   標権２   は，本件商   標権か   ら分割   された   もので   あって   ，原告   は，本   件分割   手続の   前後を   通じ，一   貫して   ，被告   商品が   指定商   品と同   一であ   る旨の   主張を   してい   ること   からすれ   ば，原   告の上   記陳述   は，本   件分割   手続を   踏まえ   て，訴   訟物と   しての   同一性を   失わな   い範囲   で請求   原因を   補正し   たにす   ぎず（   原告は   ，本件   商標権   のうち，   原告商   標権２   に分割   された   部分に   基づく   請求を   してい   たと解   される   のであっ   て，原   告商標   権１と   なった   部分に   基づく   請求を   してい   たとは   解され   ない。）   ，請求   原因の   変更（   訴えの   変更）   には当   たらな   いと解   するの   が相当   である（   仮に，   請求原   因の変   更〔訴   えの変   更〕に   当たる   とする   被告の   主張に   よるべき   である   として   も，原   告商標   権２に   基づく   請求と   本件商   標権に   基づく   請求とは   ，請求   の基礎   を同一   とする   もので   あり，   著しく   訴訟手   続を遅   滞させ   るものでないことは，明らかであるから，これを許さないとすべき理由はない。）。
２認定事実
(1)前   記前提   事実に加え，   後掲各   証拠及   び弁論   の全趣   旨によ   れば，以下の事実が認められる。
ア   被告商品は，ピタバスタチンカルシウムを有効成   分とする医療用後発医薬品であり，直径６ｍｍ程の円形の錠剤である。その錠剤   両面上部には，略円弧状に横書きで片仮名の「ピタバ」（被告標章）の文字   が，錠剤の中央部には数字の「１」   が，下部には片仮名の   「テバ」の文字が表記されている（乙１）。
イ   「ピタバスタチンカルシウム」   又は「Ｐｉｔａｖａｓｔａｔｉｎ    Ｃａｌｃｉｕｍ」は，医薬品の一般的名称（   厚労省の医薬品名称調査会が定める医薬   品の名   称で「   ＪＡＮ   」〔「Japanese   AcceptedNames」   の略〕   と称される。）であり（   当初登録名は「ニス   バスタチンカルシウム」（ｎｉｓｖａｓｔａｔｉｎ   ｃａｌｃｉｕｍ）），「   ｐｉｔａｖａｓｔａｔｉｎ」は，国際一般名称（世界保健機構（ＷＨ   Ｏ）が定める医薬品の名称   で「ＩＮＮ」〔「International   NonproprietaryName」の略〕と称される   。）である（乙２の１・２，   ３の２の１・２   ，弁論の全趣旨）。ウ   ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害   薬（スタチン）系化合物が   ，高脂血症治療薬として有効であることは広く知られ，「ピタバスタチン   カルシウム」   は，従来よりも有効性に優れるスタチンとして開発された。また，医学分野の学会発表や研究報告   において，スタチン系   化合物は，「スタチン」，「スタチン類」   ，「スタチン系」   ，「スタチン系薬剤」などと呼ばれ，スタチン系化合物である「プラバスタチン」   ，「シンバスタチン」，「フルバスタチン」   ，「アトルバスタチン」，   「ロスバスタチン」等は，「   スタチ   ン」を   省略し   た上で   ，「プ   ラバ」   ，「シ   ンバ」   ，「フルバ」，「アトルバ」，「ロスバ」等と慣   用的に称されることがあ   り，これらと同様に，「ピタバスタチン」又は「ｐｉｔａｖａｓｔａ   ｔｉｎ」も，「ピタバ」又は「ｐｉｔａｖａ   」と称されること   がある（乙４   ，５の１ないし１２，６の１の１・２，６の２ない   し８，７の１，７の   ２の１・２，７の３，８の１ない   し１０）。


エ   特許庁は，原告を出願人とす   る「ピタバ」の標準文字からなる商標の   登録出願（商願２０１３－０８０９４４）に対し   ，平成２６年３月４日付   け（起案日）で拒絶理由を通知した。その理由は   ，指定商品を取り扱う業界において，「ピタバ」の文字は，「ピタバスタチンカルシウ   ム」又は「ピタバスタチン」の略称として使用されていることから   ，指定商品中，「ピタバスタチンカルシウムを有効成分とする薬剤」に使用した   ときは，「ピタバスタチンカルシウムを有効成分とする商品」等の意味合   いを理解させるにとどまり，単に商品の原材料   ，品質を普通に用いられる方法で表   示する標章のみからなる商標と認められるから商標法３条１項３   号に該当し，上記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさ   せるおそれがあるとして同法４条１項１６号に該当するとした   。その後，上記拒絶理   由が解消されなかったとして，同出願は拒絶査定された（乙９の１，９   の２）。
オ   平成１   ７年９   月２２   日付け   薬食審   査発第   ０９２   ２００   １号厚   生労働   省医薬食品局審査管理課長通知「医療用後   発医薬品の承認申請にあたっての販売名   の命名   に関す   る留意   事項に   ついて   」（以下「厚労省通知」   という。）に   よれば   ，医療   事故防   止等の   ため，一般   的名称   を基本   とした   販売名を命名する際の取扱いのうち，「   （１）全般的事項」と   して，「販売名の記載にあたっては，含有する有効成分に係る一般的名称に   剤型，含量及び会社名（屋号等）を付すこと。なお，一般的名称を基本と   した記載を行わない場合は，その理由を明らかにする文書を承認申請書に   添付して提出すること」とされ，「（２）   語幹に関する事項」として，「有効成分の一般的名称については，その一般的名称の全てを記載すること   を原則とするが，当該有効成分が塩，エステル及び水和物等の場合にあっ   ては，これらに関する記載を元素記号等を用いた略号   等で記載して差し支えないこと。また，他の製剤との混同を招かないと判断される場合にあっ   ては，塩，エステル及び水和物等に関する記載を省略することが可能であ   ること。」とされている（乙１０）。
カ   被告商   品は，   ＰＴＰ   シート   に包含   され，   内袋に   封入さ   れて外   箱に入   れられるか，ボトルに入れられて販売され，ＰＴＰシート，内   袋，外箱，ボトルには，すべて販売名である「ピタバスタチンカルシウム   錠」，「１ｍｇ」，「テバ」の表示が記載されている（乙１１）   。キ   後発医   薬品に   おいて   は，誤   投与，   誤飲の   医療事   故防止   の観点   から，「ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ」の錠剤上に   ，「ピタバ１アメル」   ，「ＳＷピタバ１」，「ピタバ１杏林」   ，「１ｍｇピタバＭＥ   ＥＫ」，「ピタバ１明治」などと販売名を略記しているものがあ   り，錠剤上の表記につき「一錠毎に成分名と含量を表示」と成分名を表示している   と説明しているものもある（乙１４の１ないし５   ，３９）   。なお，ピタバスタチンカルシウム以外の   薬剤でも，誤投与   ，誤飲防止のために，錠剤上に，   販売名が略記されているものもある   （乙１５の１ないし７）。
ク   被告商品は，処方箋医薬品で   あり，患者に処方箋医薬品が   交付される際，薬剤情報提供書（処方される薬剤の販売名   ，効能，用法・用量   ，副作用，他の薬等との相互作用に関する主な情報，   写真，薬価等が記載されたもの   ）が添付され，お薬手帳を保有する患者に   は，新たに処方され   る薬剤の販売名，効能，用法・用量等が記載され   ，後発医薬品については   後発医薬品情報提供書が添付される（乙２３，２４，２９の１，２９の２   ，２９の４）。３争点   (2)（被告標章の使用が商標的使用に当たるか   ）について(1)前   記前提   事実及   び上記２   の認定   事実に   よれば   ，被告   商品の   販売に   あたっては，   その外   箱，内   袋，Ｐ   ＴＰシ   ートに   ，薬剤   の有効   成分で   ある「   ピタバスタチ   ンカル   シウム   」，薬   剤の有   効成分   の含有   量であ   る「１   ｍｇ」   ，被告が販売   する医   薬品で   あるこ   とを示   す被告   会社名   「テバ   」が示   されて   いることが認   められ   るとこ   ろ，こ   れは，   後発医   薬品に   関する   厚労省   通知に   従って，医療事   故防止   のため   ，被告   商品の   販売名   を，薬   剤の有   効成分   を示す   「ピタバスタ   チンカ   ルシウ   ム」と   したも   のと認   められ   ，薬剤   に含有   する有   効成分に係る   一般的   名称を   販売名   として   表記し   たもの   と認め   られる   。さら   に，一般に，   誤飲防   止等の   ため，   錠剤の表面上   に販売   名，含   有量等が   記載さ   れること，後   発医薬   品の販   売名と   して他   の製剤   との混   同を招   かない   場合に   は，塩に関   する記   載を省   略する   ことが   可能で   あり，   医学分   野の学   会発表   や研究報告にお   いて「   ピタバ   スタチ   ンカル   シウム   」又は「   ピタバ   スタチ   ン」の略称とし   て「ピ   タバ」   を用いる   ことがあ   ること   ，被告   商品（   錠剤）   上の「   ピタバ」   の片仮   名文字   は，ピ   タバス   タチン   カルシ   ウムの   略記で   あると   認めるのが相当である。


このように，後発医薬品においては，   厚労省通知に従い，基   本的に，有効成分に   係る一   般的名   称を販   売名と   して付   すこと   とされ   ている   から，   同一の有効成   分や含   量のも   のを用い   ている以   上，同   一の販   売名に   ならざ   るを得   ず，有効成   分に係   る一般   的名称   やその   含有量   の表示   に当該   商品の   出所識   別機能を認め   ること   は困難   である。   この点   ，被告   商品（   錠剤）   上の「   ピタバ   」は，「ピタ   バスタ   チンカ   ルシウ   ム」の   略記と   して表   示され   ている   と認め   られることは   上記の   とおり   である   から，   単に一   般的名   称の略   記とし   て被告   商品（錠剤   ）上にお   いて使用さ   れてい   る「ピ   タバ」   （被告   標章）の   表記は   ，商標的使用に当たらないというべきである。
(2)こ   の点，   原告は   ，患者   の認識   を基準   とすれ   ば，販   売名と   認識し   得ると   しても，これを有効成分であるとの認識ま   では有しない旨主張する。確かに，被告商品の最終の需要者である   患者にとっては，被告商品   （錠剤）上の表   記が販   売名で   あるの   か，有   効成分   の表示   である   かにつ   いては   明確には認識できないともいえる。
しかし，被告商品は，「ピタバスタチン   カルシウム錠   １ｍｇ    『テバ』」との記   載のあ   るＰＴ   Ｐシー   ト，内   袋，外   箱，ボ   トルに   入れら   れた状   態で患者の手   元に届   けられ   るもの   であっ   て，シ   ートか   ら取り   出され   た錠剤   として手渡さ   れるこ   とが想   定され   ている   もので   はない   から，   被告商   品（錠   剤）上の「ピ   タバ」   の文字   を患者   が認識   した際   には，   ＰＴＰ   シート   等に記   載された「ピ   タバス   タチン   カルシ   ウム錠   」の頭   部分の   ３文字   を略記   したも   のであると認   識する   ものと   解され   ，被告   商品（   錠剤）   上の「   ピタバ   」の文   字のみにより商品の出所を識別するものとは解   されない。また，原告は，患者の選択に基づき薬品   を調剤することがあること等から患者を   被告商   品の取   引主体   として   基準と   すべき   と主張   し，甲   １５な   いし１７を掲   げるが   ，上記   のとお   り，患者は   ，医薬   品の正   式な販   売名，   効能，用法・用   量等の   情報を   総合的   に与え   られた   上で，   被告商   品を識   別する   のであって   ，被告   商品（   錠剤）上   の表示   に着目   して被告   商品を   識別す   るとは   いえないから，原告の主張は採用できない。
４   争点(4)（原   告商標   権２に   係る商   標登録   が無効   審判に   より無   効とさ   れるべ   きものと認められ，又は原告による原告商   標権２の行使が権利   の濫用に当たるか）
について
(1)商標法４条１   項７号該当性について
ア   商標法   ４条１   項７号   は，商   標登録   を受け   ること   ができ   ない商   標とし   て，「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」を規   定しているところ，ある商標を指定商品又は指定役務について使用するこ   とを特定人に独占させることが著しく社会的妥当性を欠くと認められるよ   うな場合には，当該商標は，同号に該当するものと解するのが相当である。イ   これを   本件に   ついて   みるに   ，前記   前提事   実，前   記２の   認定事   実及び   弁論の全趣旨（当裁判所に顕著な事実を含む。）を総合すれば   ，①本件商標を構成する「ＰＩＴＡＶＡ」の文字は，医学分野の学会発表   や研究報告において，「ｐｉｔａｖａｓｔａｔｉｎ」   （原告商品及び被告商品の有効成分である「ピタバスタチンカルシウム」について，塩に関す   る記載を省略した「ピタバスタチン」の英語表記〔小   文字表記〕である。）の略称として用いられている「ｐｉｔａｖａ」の大   文字表記であること，②被告標章を構成する「ピタバ」の文字は，被告商品の有効成分である   「ピタバスタチンカルシウム」について，塩に関する記載を省略した「ピ   タバスタチン」の略称として用いられるものであること，③原告は，平成１   ５年９月以降，ピタバスタチンカルシウムを有効成分とする原告商品を製造   販売してきたが，同商品の販売に当たり，本件商標を使用したことはない   こと，④原告は，本件特許権の存続期間が平成２５年   ８月をもって満了し，同年１２月以降，原告商品に対する後発医薬品の製   造販売が開始されたことを受けて，当該後発医薬品の錠剤自体に「ピタバ」との記載を付してい   る会社（原告が本件商標につき通常使用権を許諾した   とするキョーリンリメディオを除く。）に対して，商標権侵害訴訟を提起したこと，⑤上記後   発医薬品（被告商品を含む。）の錠剤に「ピタバ」との記載がされた趣旨   は，誤投与・誤飲による医療事故防止等を目的とした厚労省通知の要請に   従おうとしたものであることが，いずれも認められる。
そうとすれば，原告による本件商標に係る商標登録出願は，   本件特許権の存続期間満了後，原告のライセンシー以外の者による後発   医薬品の市場参入を妨げるという不当な目的でされたものであることが推   認されるばかりか，本件商標を指定商品「ピタバスタチンカルシウムを含   有する薬剤」に使用することを原告に独占させることは，薬剤の取違え（   引いては，誤投与・誤服用による事故）を回避する手段が不当に制約され   るおそれを生じさせるものであって，公共の利益に反   し，著しく社会的妥当性を欠くと認めるのが相当である。


なお，付言するに，原告のような先発医薬品を製造   ・販売する者が後発医薬品の市場参入を阻止したいと考えること自体は，無理か   らぬところであるが，その手段は，特許権など医薬品それ自体に関する権   利の行使によるべきであって，化合物の一般的名称である「ピタバスタチ   ンカルシウム」の略称として用いられる「ＰＩＴＡＶＡ   」の文字を標準文字で書してなる本件商標と，薬剤の取違えを回避するため被告商品の錠剤表   面に印字された「ピタバ」（有効成分である「ピタバスタチンカルシウム   」の略称として用いられることは，前示のとおりである。）との文字から   なる標章（被告標章）とが類似する旨主張することは，公益上，容認する   ことができないというべきである。
(2)小括
上記検討したところによれば，本件商標は，   公の秩序又は善良の風俗を害するお   それが   ある商   標（商   標法４   条１項   ７号，   ４６条   １項１   号）に   該当し   ，原告商   標権２   に係る   商標登   録は，   無効審   判によ   り無効   とされ   るべき   ものと認めら   れるか   ら，原   告は原   告商標   権２を   行使す   ること   ができ   ない（   商標法３９条により準用される特許法１０４条の３項）   。
第５   結論
以上に   よれば   ，その   余の点   につい   て検討す   るまで   もなく   ，原告   の請求   はいずれも   理由が   ないか   ら，こ   れらを   棄却す   ること   として   ，主文   のとお   り判決   する。
なお，   前述の   とおり   ，原告   の第５   回弁論   準備手   続期日   におけ   る平成   ２６年１２月   ２５日   付け原   告準備   書面(3)の陳述   は，請   求原因   の変更   （訴え   の変更   ）には当   たらな   いと解   するの   が相当   であり   ，仮に   ，請求   原因の   変更（   訴えの   変更）に   当たる   として   も，請求   の基礎   を同一   とし，   著しく   訴訟手   続を遅   滞させるもの   でない   からこ   れを許   さない   とすべ   き理由   はない   。そし   て，被   告の異   議により   ，従前   の訴え   の取下   げが効   力を生   じない   ため，   原告商   標権１   に基づ   く請求が   あると   みたと   しても   ，①ピ   タバス   タチン   カルシ   ウムを   含有す   る薬剤   である被告   商品は，   原告商   標権１   に係る   登録商   標の指   定商品   「薬剤   但し，   ピタバスタ   チンカ   ルシウ   ムを含   有する   薬剤を   除く」   と同一   ではな   いこと   ，②被   告標章の   使用は   ，既に   説示し   たとお   り，商   標的使   用に当   たらな   いこと   ，③本件商標を   構成す   る「Ｐ   ＩＴＡ   ＶＡ」   の文字   は，既   に説示   したと   おり，   医学分   野の学会   発表や   研究報   告にお   いて，   「ｐｉ   ｔａｖ   ａｓｔ   ａｔｉ   ｎ」（   原告商   品及び被   告商品   の有効   成分で   ある「   ピタバ   スタチ   ンカル   シウム   」につ   いて，   塩に関す   る記載   を省略   した「   ピタバ   スタチ   ン」の   英語表   記であ   る。）   の略称   として用   いられ   ている   「ｐｉ   ｔａｖ   ａ」の   大文字   表記であ   るとこ   ろ，こ   れを原告商標   権１に   係る登   録商標   の指定   商品「   薬剤但   し，ピ   タバス   タチン   カルシ   ウムを含   有する   薬剤を   除く」   に使用   すれば   ，「ピ   タバス   タチン   カルシ   ウムを   含有する   薬剤」   である   かのよ   うに品   質の誤   認を生   じるお   それが   あるか   ら，同商標権に   係る商   標登録   は，商   標法４   条１項   １６号   に該当   し，無   効審判   により   無効とさ   れるべ   きもの   と認め   られ，   原告は   原告商標   権１を   行使す   ること   ができないこと（   商標法   ３９条   により   準用さ   れる特   許法１   ０４条   の３項   ）から   すれば，当該請求に理由がないことは，明らかである。
東京地方裁判所民事第２９部
裁判長裁判官
嶋    末       和    秀
裁判官
鈴    木       千    帆
裁判官本   井修平は転補のため，署名押印できない   。
裁判長裁判官
嶋    末       和    秀
（別紙）
被告標章目録
（別紙）
商標権目録
１   登録番号              第４９４２８３３号出願日                平成１７年８月３０日登録日                平成１８年４月７日登録商標              ＰＩＴＡＶＡ（標準文字）
商品及び役務の区分    第５類
指定商品              薬剤
２   登録番号              第４９４２８３３号の１出願日                平成１７年８月３０日登録日                平成１８年４月７日登録商標              ＰＩＴＡＶＡ（標準文字）
商品及び役務の区分    第５類
指定商   品               薬剤但   し，ピ   タバス   タチン   カルシ   ウムを   含有す   る薬
剤を除く
３   登録番号              第４９４２８３３号の２出願日                平成１７年８月３０日登録日                 平成１   ８年４   月７日   （商標   登録原   簿の甲   区欄〔   原告を商標権者とする旨〕の登録は，平成２６年１２月２日）
登録商標              ＰＩＴＡＶＡ（標準文字）
商品及び役務の区分    第５類
指定商品              ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤
（別紙）
被告商品目録


平成２９年（受）第６５９号，第６６０号保険金請求事件
平成３０年９月２７日第一小法廷判決
主      文
１第１審被告の上告を棄却する。
２原判決中，３４４万円に対する平成２７年２月２０
日から本判決確定の日の前日までの遅延損害金の支
払請求を棄却した部分を破棄し，同部分につき本件
を東京高等裁判所に差し戻す。
３第１審原告のその余の上告を棄却する。
４第１項に関する上告費用は第１審被告の負担とし，前項に関する上告費用は第１審原告の負担とする。
理      由
第１事案の概要
１本件は，自動車同士の衝突事故により被害を受けた第１審原告が，加害車両を被保険自動車とする自動車損害賠償責任保険（以下「自賠責保険」という。）の保険会社である第１審被告に対し，自動車損害賠償保障法（以下「自賠法」という。）１６条１項に基づき，保険金額の限度における損害賠償額及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求める事案である。２原審の適法に確定した事実関係の概要等は，次のとおりである。(1)第１審原告は，平成２５年９月８日，トラック乗務員として中型貨物自動車を運転中，運転者の前方不注視等の過失により反対車線から中央線を越えて進入した加害車両と正面衝突し（以下，この事故を「本件事故」という。），左肩腱板断裂等の傷害を負い，その後，左肩関節の機能障害等の後遺障害が残った。(2)本件事故当時，加害車両について第１審被告を保険会社とする自賠責保険の契約が締結されていた。
(3)政府は，本件事故が第三者の行為によって生じた業務災害であるとして，平成２７年２月までに，第１審原告に対し，労働者災害補償保険法（以下「労災保険法」という。）に基づく給付（以下「労災保険給付」という。）として，療養補償給付，休業補償給付及び障害補償給付を行った。このことから，本件事故に係る第１審原告の第１審被告に対する自賠法１６条１項に基づく損害賠償額の支払請求権（以下「直接請求権」という。）が，労災保険法１２条の４第１項により，上記の労災保険給付の価額の限度で国に移転した。
(4)第１審原告が上記の労災保険給付を受けてもなお塡補されない本件事故に係る損害額は，傷害につき３０３万５４７６円，後遺障害につき２９０万円である。また，本件事故に係る自賠責保険の保険金額（以下「自賠責保険金額」という。）は，傷害につき１２０万円，後遺障害につき２２４万円である。(5)第１審原告は，平成２７年２月，本件事故に係る自賠責保険金額は傷害につき１２０万円，後遺障害につき４６１万円であるなどと主張して，本件訴訟を提起した。
３原審は，第１審原告の請求につき，上記２(4)の自賠責保険金額の合計である３４４万円及びこれに対する原判決確定の日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求める限度で認容した。
第２平成２９年（受）第６６０号上告代理人緒方彰人，同青山雄一の上告受理
申立て理由について
１所論は，自動車の運行によって生命又は身体を害された者（以下「被害者」という。）の直接請求権の額と労災保険法１２条の４第１項により国に移転した直接請求権の額の合計額が自賠責保険金額を超える場合には，被害者は，その直接請求権の額が上記合計額に対して占める割合に応じて案分された自賠責保険金額の限度で損害賠償額の支払を受けることができるにとどまる旨をいうものである。２しかしながら，被害者が労災保険給付を受けてもなお塡補されない損害（以下「未塡補損害」という。）について直接請求権を行使する場合は，他方で労災保険法１２条の４第１項により国に移転した直接請求権が行使され，被害者の直接請求権の額と国に移転した直接請求権の額の合計額が自賠責保険金額を超えるときであっても，被害者は，国に優先して自賠責保険の保険会社から自賠責保険金額の限度で自賠法１６条１項に基づき損害賠償額の支払を受けることができるものと解するのが相当である。その理由は，次のとおりである。
(1)自賠法１６条１項は，同法３条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときに，被害者は少なくとも自賠責保険金額の限度では確実に損害の塡補を受けられることにしてその保護を図るものであるから（同法１条参照），被害者において，その未塡補損害の額が自賠責保険金額を超えるにもかかわらず，自賠責保険金額全額について支払を受けられないという結果が生ずることは，同法１６条１項の趣旨に沿わないものというべきである。
(2)労災保険法１２条の４第１項は，第三者の行為によって生じた事故について労災保険給付が行われた場合には，その給付の価額の限度で，受給権者が第三者に対して有する損害賠償請求権は国に移転するものとしている。同項が設けられたのは，労災保険給付によって受給権者の損害の一部が塡補される結果となった場合に，受給権者において塡補された損害の賠償を重ねて第三者に請求することを許すべきではないし，他方，損害賠償責任を負う第三者も，塡補された損害について賠償義務を免れる理由はないことによるものと解される。労働者の負傷等に対して迅速かつ公正な保護をするため必要な保険給付を行うなどの同法の目的に照らせば，政府が行った労災保険給付の価額を国に移転した損害賠償請求権によって賄うことが，同項の主たる目的であるとは解されない。したがって，同項により国に移転した直接請求権が行使されることによって，被害者の未塡補損害についての直接請求権の行使が妨げられる結果が生ずることは，同項の趣旨にも沿わないものというべきである。
３以上によれば，これと同旨の原審の判断は，正当として是認することができる。論旨は採用することができない。
第３平成２９年（受）第６５９号上告代理人井田吉則の上告受理申立て理由第
３について


平成２３年５月１９日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２２年(ネ)第１００８８号不正競争行為差止等請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成２１年（ワ）第６９０９号）
口頭弁論終結日平成２３年４月２８日
判                  決
控訴人   (原告   )                                 株式会   社目白   プレシ   ジョン訴訟代   理人弁   護士                                  服部弘   志
栗   原   千亜希
伊藤真   哉
植松泰   子
補佐人   弁理士                                   後田春   紀被控訴   人(被   告)                                  河北ライティングソリューショ
ンズ株式会社
訴訟代   理人弁   護士                                  日野修   男
主                  文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人は，原判決別紙被告物件目録１及び同目録２記載の交換ランプを製造し，譲渡し，引き渡し，譲渡若しくは引渡しのために展示し，輸出し，又は輸入してはならない。
３被控訴人は，その占有に係る前項記載の交換ランプを廃棄せよ。４被控訴人は，控訴人に対し，５０００万円及びこれに対する平成２１年４月３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。５仮執行宣言。
第２事案の概要
１控訴人は，①    控訴人が製造販売する原告２５０型ランプ及び原告２５２型ランプの商品形態が商品等表示として需要者間に広く認識されているとして，被控訴人が被告２５０ランプ型及び被告２５２型ランプを製造販売する行為は不正競争防止法(不競法)２条１項１号所定の不正競争に該当すると主張し，a同法３条に基づき，被告商品の製造等の差止め及び廃棄，並びにb同法４条に基づき，損害賠償金５０００万円と遅延損害金の支払，又は，②上記①bの請求と選択的に，被控訴人の原告各ランプと混同を生じさせようとする不公正な営業活動が不法行為に該当すると主張して，民法７０９条に基づき，同額の損害賠償金の支払を被控訴人に求めた。
２原判決は，不競法違反に基づく請求について，原告各商品形態が，控訴人の業務に係る交換ランプであることを示す商品等表示として需要者の間に広く認識されていたものとは認め難いとして，請求を棄却するとともに，一般不法行為の成立も否定してその請求を棄却した。
第３当事者の主張
当事者の主張は，次のとおり当審における主張を補充するほか，原判決４頁９行目以下の「４争点に関する当事者の主張」記載のとおりである。
１控訴人
(1)原告各ランプの形態的特徴について
原判決は，原告各ランプについて形態的特徴がないと判断したが，この判断は以下に述べるとおり，誤りである。
ア比較の前提となる市場範囲の誤認
形態的特徴の判断については，あくまでも市場における商品形態の特徴について判断すべきところ，原判決は，原告各ランプについて，メタルハライド光源ランプ市場とは異なるハロゲンランプ市場の商品形態と比較しており，比較するための前提となる市場性に関する認識において事実誤認がある。本件における市場は，メタルハライド光源ランプ２５０Ｗクラスでの市場であり，これらのランプを製造販売しているのは，控訴人，岩崎電気，目白ゲノッセン，ケンコーであるから，商品の比較については，これらの製造メーカー間において行うべきものである。
イ集光鏡の形態についての誤認
原判決は，前記の誤った市場性の認識を前提に，ケンコーを除く他社製品がいずれも原告商品と同様に半球状の集光鏡を備えており，集光鏡の奥行の短さ，湾の深さといった形状の相違は相対的な違いにすぎないと認定したが，事実誤認である。控訴人が主張する原告各ランプの形態的特徴は，①集光鏡，②切り欠き部，③プラグの形状についてであるが，その中でも集光鏡の形状は最も特徴的なものである。そして，半楕円形状の鏡面部を備えた集光鏡は，原告各ランプ以外には存在せず，目白ゲノッセンと岩崎電気の集光鏡は，いずれも風を入れてアーク灯を冷却するための大きなＵ字状をした切り欠きが２か所に亘って形成されているので，外観的に全く異なった形状をしている。また，ケンコーのランプは，そもそも集光鏡を備えていないので，原告各ランプの集光鏡と比較することすらできない。
ウ切り欠き部の形態についての誤認
原判決は，切り欠きについて，位置決めのため集光鏡の外周縁部又は側面部に切り欠き部を設けた形態自体は公知公用の機能的形態であり，独自の形態であるとはいえないと認定したが，事実誤認である。
原告各ランプの切り欠き部は，集光鏡の椀の上部に小さく切り欠きがあり，集光鏡の椀そのものに切り欠きは入っていない。一方，目白ゲノッセンや岩崎電気製のそれは集光鏡の椀そのものに切欠きが入っており，集光鏡の椀の上部に小さく設けた原告各ランプの切り欠き部が，他社ランプに比して特徴的であることは明らかである。
エプラグの形態についての誤認
原判決は，原告各ランプに付属したプラグについて，いずれも量産品であってそれ自体特異な形態をしているとは認めらないと認定したが，事実誤認である。原告各ランプに付属したプラグは，目白ゲノッセン，岩崎電気，ケンコーの各ランプのプラグの形状とは明らかに異なっており，特徴的な形態を有している。しかも，２５０型用ランプのプラグについては，既に市場に流通しておらず，これと同種のプラグを用いる他社製品はなく，当該プラグを使用していること自体特徴的なものである。
(2)形態的特徴の宣伝方法について
原判決は，原告各ランプについて，その形態によりほかの同種商品と識別し得るに足りる強力な宣伝広告等がされたとの事実が認められないと認定したが，事実誤認である。
控訴人は，光ファイバー照明用としてのメタルハライド２５０Ｗ光源装置を初めて製造して世間に発表したメーカーであり，メタルハライド光源装置の分野においては極めて有力なメーカーであり続けている。そして，控訴人製の光源装置が主に使われる液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）メーカーは，広大な市場を有し，その分だけ検査用のメタルハライド光源装置及び交換用ランプも大量に使用されているが，控訴人は，１０年以上も前から，これら検査用の照明として，大量の原告各ランプを販売している。大量の製品を継続的に購入していれば，その製品の性質や特徴をよく知るところとなるのは当然であり，ＬＣＤメーカーは，原告各ランプの特徴を熟知していたといえる。また，原告２５０型ランプは約１４年，原告２５２型ランプは約５年間の長期間に亘り，独占的にその形態が使用されてきており，商品等表示性としての周知性を獲得していることは明らかである。
(3)不法行為の成立について


原判決は，控訴人の主張は原告各ランプの形態が不競法２条１項１号による保護を受けるべき商品等表示に当たることを前提とするとして，同形態がこれに当たらないことを根拠に，不法行為の成立を否定した。
しかし，控訴人は，原告各ランプの形態が不競法２条１項１号による保護を受けるべき商品等表示に当たることを前提として不法行為の成立を主張しておらず，原判決の認定には誤りがある。すなわち，不法行為の成立については，必ずしも不競法２条１項１号に保護されるべき商品等表示該当することは前提とされておらず，仮に，原告各ランプに商品等表示性が認められない場合であっても，原告商品の商品形態そのものを模倣して，被告商品を製造し，その形態が原告商品の形態に酷似していることを利用して不公正な営業活動を行うような場合には，不法行為が成立するのである。
また，原判決は，原告各ランプの梱包は，白色正方形の段ボール箱と商品を保護するための白色発泡スチロール様のものからなるごくありふれたものであって，何ら特徴的な形態を有するものではないと認定した。
しかし，梱包箱の大きさ，形状，色，緩衝材の形状（直方体の中心が丸くくり抜かれ，角の一つが欠けたような形状）は，控訴人の社員が考案したものであり，ありふれたものではなく，独創的なものであり，偶然にも同じ形状のものを製造することは考えられない。被控訴人は，原告各ランプと意図的に似た梱包にすることにより，被告各ランプを原告各ランプと混同させたものにほかならないのである。さらに，原判決は，原告各ランプの需要者やその流通経路を考慮すれば，需要者が商品の梱包やプラグの形態，被覆コードの有無に着目して商品選択をしているとは認め難い上，被控訴人が控訴人が主張するような不正な目的をもってこれらの点を積極的に模倣したとも認め難いと認定した。
しかし，光源装置と交換ランプは対応関係にあり，各メーカー間の互換性はなく，原告各ランプの需要者である原告各光源装置の使用者からすれば，ランプの形態に着目をして商品を選択していることは明らかである。
(4)不競法２条１項１号の解釈の誤りについて
原判決は，控訴人の主張が，原告各光源装置の形状に適合するための形態自体を特徴的形態というのであれば，そのような形態は，原告各光源装置に使用する交換ランプとしての互換性を維持するために他の形態を選択する余地のない不可避的な形態であって，不競法２条１項１号の商品等表示の対象からは除外されるべきとした。
この点，商品の形態が商品の技術的な機能及び効用を実現するため他の形態を選択する余地のない不可避な構成に由来するときは，結果的に，特許権等工業所有権制度によることなく，永久にその形態によって実現されるのと同一の機能及び効用を奏する同種の商品の販売が禁じられ，第三者の市場への参入を阻害し，これを特定の事業者に独占させることになるとして，かかる場合には保護の対象外とする考えがあり，原判決もこのような考えにより前記法解釈を示したものと思われる。しかし，本件で問題とされるメタルハライド交換ランプは，単体ではなくあくまでも光源装置とセットとして使用されることに着目しなければならない。すなわち，本件の場合，第三者は，自ら光源装置及びこれに対応し得る交換ランプを製造すれば，市場参入が可能となる特殊性を有しており，原判決は，このような本件の特殊性を考慮することなく，一般論として不可避的形態については保護の対象外としており，不競法の上記解釈に誤りがあることは明白である。
２被控訴人
(1)原告各ランプの形態的特徴について
控訴人は，商品の形態が他の同種商品と比べてありふれたものかどうかについて，「メタルハライド光源ランプ市場」に限定して判断すべきであると主張するが，形態的特徴の判断は，当該商品形態が特異であってその形態だけで出所表示となり得るだけの特別顕著性を有するかどうかの問題であり，「メタルハライド光源ランプ市場」に限定して判断すべきものではない。
仮に，控訴人が主張するように「同種商品」を「メタルハライド光源ランプ」に限定したとしても，メタルハライドランプにおいて湾の浅い集光鏡形状を採用することは，広く知られており（乙１５～５８），原告各ランプの集光鏡形状は，他の同種商品と比べてありふれたものである。
また，ランプの集光鏡のような円形の外縁部を持つガラス製部品において，位置決めをするため外縁部に切欠き部を設けるという技術は，周知慣用技術として世上広く利用されているものである。しかも，「位置決め用の切欠き部」の形態的特徴は，円形の外縁部を有するガラス製集光鏡において，位置決めという機能を達成するための構成に由来する形態であり，「商品等表示」に該当しないものである。さらに，２５０型用プラグは，ＪＳＴ日本圧着端子製造株式会社のカタログに登載されている市販品であり，永年継続して排他的に商品に使用されたものではなく，短期間でも強力に宣伝されたものでもなく，その形態が極めて特殊な独自なものでもない。
(2)形態的特徴の宣伝方法について
検査用のメタルハライド光源装置及び交換用ランプの需要者は，控訴人の「商品等表示」をもって商品を選択し，原告各ランプと混同して被告各ランプを購入するものではない。これら需要者は，原告各光源装置の交換用ランプのリプレイス品として，被控訴人に直接発注して，被告各ランプを購入するものであり，原告各ランプの「商品等表示」をもって商品選択したものでなければ，原告各ランプと被告各ランプとを混同したものでもない。
(3)不法行為の成立について
原告各ランプと被告各ランプとは，バーナー（アーク灯）の形状が大きく相違するだけでなく，集光鏡，プラグを備えた被覆電線とも相違するものであり，不法行為が成立する余地がない。
控訴人は，原告商品形態が不競法２条１項１号による保護を受けるべき商品等表示に当たることを前提として，被控訴人が原告各ランプと同一の形態を有する被告各ランプを製造・販売していることを不法行為の請求原因とするものであり，原判決における控訴人の主張の認定に誤りはない。
また，被控訴人の商品販売は，完全な受注販売であり，需要者は，商品の発注段階において梱包に接する機会がないから，商品の梱包の形状は，商品選択の基準になり得ないものである。
(4)不競法２条１項１号の解釈の誤りについて
争う。
第４当裁判所の判断
１当裁判所も，原告各商品形態は，不競法２条１項１号で保護される周知の商品等表示とはいえず，控訴人の不競法違反に基づく請求は棄却すべきものと判断する。その理由は，次のとおり改め，加えるほかは，原判決１２頁２３行目以下の「１争点(1)ア（原告各商品形態は周知の商品等表示といえるか）について」記載のとおりである。


主文
１原判決を次のとおり変更する。
２控訴人ファイターズは，被控訴人に対し，３３５７万５２２１円及びこれに対する平成２４年７月２０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３被控訴人の控訴人ファイターズに対するその余の請求並びに控訴人札幌ドーム及び控訴人札幌市に対する各請求をいずれも棄却する。４訴訟費用は，第１，２審を通じて，控訴人ファイターズと被控訴人との間においては，これを４分し，その１を被控訴人の，その余を控訴人ファイターズの各負担とし，控訴人札幌ドーム及び控訴人札幌市と被控訴人との間においては，全部被控訴人の負担とする。
５この判決の第２項は，仮に執行することができる。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
１原判決中控訴人ら敗訴部分を取り消す。
２被控訴人の控訴人らに対する請求をいずれも棄却する。３訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。
第２事案の概要
１本件は，被控訴人が，札幌市豊平区所在の全天候型多目的施設である「札幌ドーム」（以下「本件ドーム」という。）において平成２２年８月２１日に行われたプロ野球の試合（以下「本件試合」という。）を１塁側内野自由席１８番通路１０列３０番の座席（以下「本件座席」という。）で観戦中に，打者の打ったファウルボールが被控訴人の顔面に直撃して右眼球破裂等の傷害を負った事故（以下「本件事故」という。）について，本件ドームには通常有すべき安全性を備えていない瑕疵があった，控訴人らは観客をファウルボールから保護するための安全設備の設置及び安全対策を怠ったなどと主張して，①本件試合を主催し，本件ドームを占有していた控訴人ファイターズに対しては，(a)工作物責任(民法７１７条１項)，(b)不法行為(民法７０９条)又は(c)債務不履行（野球観戦契約上の安全配慮義務違反）に基づき，②指定管理者として本件ドームを占有していた控訴人札幌ドームに対しては，(d)工作物責任(民法７１７条１項)又は(e)不法行為(民法７０９条)に基づき，③本件ドームを所有していた控訴人札幌市（以下「控訴人市」という。）に対しては，(f)営造物責任(国家賠償法２条１項)又は(g)不法行為(民法７０９条)に基づき，損害賠償金４６５９万５８８４円及びこれに対する平成２２年８月２１日(本件事故の日)から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
原審は，本件ドームにおける安全設備等の内容は本件座席付近で観戦している観客に対するものとしては通常有すべき安全性を欠いており，本件ドームには工作物責任ないし営造物責任上の瑕疵があったと認められるなどと判断して，被控訴人の控訴人らに対する上記(a)，(d)及び(f)の各請求を４１９５万６５２７円及びこれに対する上記遅延損害金の連帯支払を求める限度で認容し，被控訴人のその余の請求をいずれも棄却した。
これに対し，控訴人らが各敗訴部分を不服として控訴した。２前提事実，主たる争点及び争点に関する当事者の主張等は，以下のとおり補正するほか，原判決書「事実及び理由」欄の「第２事案の概要」の２及び３，並びに「第３争点に関する当事者の主張等」に記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)原判決書５頁８行目の「観戦チケットを購入し」の次に「て，控訴人ファイターズとの間で本件試合に係る野球観戦契約（以下「本件観戦契約」という。）を締結し」を加える。
(2)原判決書５頁１６行目末尾を改行して，次のとおり加える。「本件試合以前に，多数の観客との間で画一的に適用されるものとして控訴人ファイターズを含むプロ野球１２球団らが策定した試合観戦契約約款（乙イ２。以下「本件契約約款」という。）には，免責条項として，以下のような定めが存在した（第１３条。以下「本件免責条項」という。）。１項主催者及び球場管理者は，観客が被った以下の損害の賠償について責任を負わないものとする。但し，主催者若しくは主催者の職員等又は球場管理者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。ホームラン・ボール，ファール・ボール，その他試合，ファンサー
ビス行為又は練習行為に起因する損害
暴動，騒乱等の他の観客の行為に起因する損害
球場施設に起因する損害
本約款その他主催者の定める規則又は主催者の職員等の指示に反し
た観客の行為に起因する損害
第６条の入場拒否又は第１０条の退場措置に起因する損害前各号に定めるほか，試合観戦に際して，球場及びその管理区域内
で発生した損害
２項前項但書の場合において，主催者又は球場管理者が負担する損害賠償の範囲は，治療費等の直接損害に限定されるものとし，逸失利益その他の間接損害及び特別損害は含まれないものとする。但し，主催者若しくは主催者の職員等又は球場管理者の故意行為又は重過失行為に起因する損害についてはこの限りでない。」
(3)原判決書５頁２５行目末尾を改行して，次のとおり加える。
「(6)過失相殺の当否（争点６）」
(4)原判決書５頁２６行目の「(6)」を「(7)」と，「争点６」を「争点７」とそれぞれ改める。
(5)原判決書９頁１５行目の「ある。」の次に「しかも，①の本件契約約款については，その存在が観客にアナウンスされておらず，事前のチェックを促すような注意喚起もなされていなかったし，②のチケット裏面の記載については，被控訴人のように入場直前にチケットを受け取り，すぐに試合観戦を開始する観客にとっては，何ら警告の役割を果たしえないものであった。」を加える。
(6)原判決書１８頁１０行目の「発生するおそれがある」の次に「上，控訴人ファイターズは，ファウルボールの危険性を理解していない女性や子供などの新しい客層を積極的に開拓するという営業戦略を展開しており，野球に関心のない被控訴人が本件試合を観戦したのも，控訴人ファイターズが親による引率を前提として小学生である被控訴人の子らを本件試合に招待したためであったのである」を加える。
(7)原判決書１８頁１２行目の「設けるべき」を「設けたり，上記の客層に含まれる被控訴人に対して，上記危険性に関する十分かつ具体的な注意喚起を行うべき」と改め，１４行目の「安全設備を設置する」を「安全設備の設置及び具体的な注意喚起等の安全対策を行うべき」と改める。(8)原判決書１８   頁１８行目の「   前記２(2)及び３(2)のとお   り，」の次に「本件ドームに設置された安全設備と控訴人ファイターズが行っていた安全対策等の諸施策等からすれば，観客に対する安全確保が適切に行われていたことが明らかであるから，」を加える。


(9)原判決書１９頁２４行目末尾を改行して，次のとおり加える。
「６争点６（過失相殺の当否）について
(1)控訴人らの主張
本件ドームの内野席前方に座る観客には，ファウルボールが衝突する事故が発生する危険を回避するため，試合の状況に意識を向け，投手が投球し，打者が打撃する可能性があるタイミングにおいては，可能な限りグラウンド内のボールの所在や打球の行方（少なくとも，打者が打つ瞬間を見たのであれば，その後の打球の行方）を目で追うべき相応の注意義務があった。
ところが，被控訴人は，本件当時，ファウルボールが観客席に飛んでくると危ないという認識を有しており，しかも，打者が本件打球を打った瞬間を見ていたにもかかわらず，その後，漫然と本件打球から目を離し，本件打球の行方を目で追うことをしなかった。また，被控訴人において，打者が本件打球を打った後も本件打球の行方を目で追っていれば，自らの方向にボールが飛来することは予見可能であり，かつ，十分に回避可能であった。
したがって，被控訴人には本件事故の発生につき過失があったから，仮に控訴人ファイターズに損害賠償責任があるとしても，相応の過失相殺がなされるべきである。
(2)被控訴人の主張
野球に関する知識が乏しく，ファウルボールの危険性を十分に認識していなかった被控訴人にとって，高速のファウルボールが飛来してくることは予見できなかったし，約２秒間という短時間の間に高速で飛来する打球の軌道を的確に予測し，回避行動をとることもできなかったから，被控訴人には過失がない。」
(10)原判決書１９頁２５行目の「６   争点６」を「７争点７」と改める。(11)原判決書２０頁２行目の「主催者及び球場管理者」から４行目の「成立していた」までを「本件免責条項所定の合意が成立していた」と改める。(12)原判決書２０頁７行目末尾を改行して，次のとおり加える。「工作物責任については，故意又は重大な過失という主観的要件による限定は無意味であること，人身損害を想定していながら，重傷の場合や後遺障害が残るような場合，更には生命侵害の場合さえも想定されるのに，賠償する損害の範囲を治療費等の直接損害に限定することには全く合理性がないこと，野球場において通常考えられる本件事故のような場合には，実務上人身損害につき損害賠償額の基準が確立されているから，主催者側にとって損害額の総額の事前予測が困難であるとはいえないこと等に鑑みると，本件免責条項は，消費者契約法８条，１０条により無効である。」
第３当裁判所の判断
１当裁判所は，被控訴人の控訴人ファイターズに対する前記(c)の請求（債務不履行に基づく損害賠償請求）を３３５７万５２２１円及びこれに対する平成２４年７月２０日(控訴人ファイターズに対する訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し，被控訴人の控訴人ファイターズに対するその余の請求並びに控訴人札幌ドーム及び控訴人市に対する各請求をいずれも棄却するのが相当であると判断する。その理由は，以下のとおりである。
２争点１（本件事故の態様）について
以下のとおり補正するほか，原判決書「事実及び理由」欄の「第４当裁判所の判断」の１に記載のとおりであるから，これを引用する。(1)原判決書２０頁１３行目の「小学生を招待する企画」の次に「(以下「本件企画」という。)」を加え，１５行目の「原告は，」の次に「野球に関する知識も関心もなかったが，」を加える。
(2)原判決書２０頁２３行目末尾に次のとおり加える。「本件企画においては，内野自由席の中から保護者が自由に席を選択できるものとされており，被控訴人の夫が選択した本件座席を含む上記各座席も，本件企画において選択可能とされていた席であった。」(3)原判決書２１頁１６行目の「打者が本件打球を打った後，」を「打者が本件打球を打った瞬間は見ていたが，その後は」と改める。３争点２（本件ドームについての「瑕疵」の有無）について(1)民法７１７条１項にいう土地の工作物の設置又は保存の「瑕疵」，及び国家賠償法２条１項にいう営造物の設置又は管理の「瑕疵」とは，それぞれ当該工作物又は営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい，上記各「瑕疵」の有無については，当該工作物又は営造物の構造，用法，場所的環境及び利用状況等諸般の事情を総合考慮して具体的，個別的に判断すべきである。
(2)ア本件においては，土地の工作物かつ公の営造物である本件ドームの設置又は保存若しくは管理に「瑕疵」があったか否かが問題となっているところ，本件ドームは，プロ野球に限らず，サッカー等各種の興業が実施されている多目的施設であるものの，本件球団の本拠地としてプロ野球の試合が頻繁に行われることが予定されている球場施設(以下「プロ野球の球場」ということがある。)であって，これが主要な用途の一つであり，本件事故もプロ野球の観戦中に起きたものであるから，本件ドームの「瑕疵」の有無については，プロ野球の球場としての一般的性質に照らして検討すべきである。


イプロ野球は，野球競技を専門的・職業的に行うプロ野球選手が所属する複数の球団が複数の球場において一定数の試合を行ってその勝敗を競い，各球場において観客が対価を支払って試合を観戦することを基本として成立している。プロ野球の試合を観戦するための各球場の観客席は，プロ野球選手がプレーするグラウンドを取り囲む形で設けられており，プロ野球の試合においては，ボールとして硬式球が使用され，上記プロ野球選手たちがプレイをするため，試合中に使用されるボールは常に１個であるが，投手が投じるボールは，スピードのかなり速いものや鋭い変化をするものが多く，打者がバットを振る際のスイングスピードもかなり速く，しかも，打者は，投手が投じたボールをバットで守備側の選手に捕球されないようなエリア(ホームランとなる外野席を含む。)に打ち返そうとし，他方，投手は，打者に向けて，打者の意図する打撃をさせないように意図してボールを投じるものであるから，１試合につき合計約２０球程度は，打者の打ったボールが観客席に飛来することがある(乙イ６５，８６)。もし一切の安全設備がなければ，観客席の位置によっては様々なスピード及び軌道の打球が飛来する可能性があり，広い球場で１個のボールが観客の身体の枢要部に衝突する確率は低いものの，観客に硬式球であるボールが衝突した場合には，当該観客が重大な傷害を負ったり，死亡する危険さえあり，実際にも，プロ野球の球場では，観客にファウルボール等が衝突する事故が少なからず発生しており，当該観客が救急車で搬送されたり，骨折等の比較的重い結果が生じるケースも，多くはないものの，本件事故前にも毎年数件はあった(甲３２，３９，乙イ６５，乙ハ１ないし５)。打球は，観客席のどこに落ちた場合であっても危険であるものの，一般的には，ボールの滞空時間が長ければ長いほど，空気抵抗により減速し，衝突時の速度や衝撃も弱くなるから，バッターボックスから離れれば離れるほど，相対的には上記危険の程度も低くなると考えられる（甲１３，乙イ１００）。球場におけるプロ野球の試合の観戦は，本質的に上記のような危険性を内在しているものである（以上につき，顕著な事実，弁論の全趣旨）。
したがって，プロ野球の球場の所有者ないし管理者は，ファウルボール等の飛来により観客に生じ得る危険を防止するため，その危険の程度等に応じて，グラウンドと観客席との間にフェンスや防球ネット等の安全設備を設けるなどの安全対策を講じる必要があると解される。ウ他方で，プロ野球は，我が国において長年にわたり親しまれ，広く普及しているプロスポーツであって，その観戦は，テレビ等のメディアを通じたものも含め，国民的な娯楽の一つとなっているから，プロ野球の試合を球場で観戦する場合の上記の本質的・内在的な危険性も，少なくとも自ら積極的にプロ野球の試合を観戦するために球場に行くことを考える観客にとっては，通常認識しているか又は容易に認識し得る性質の事項であると解され，観客は，相応の範囲で，プロ野球というプロスポーツの観戦に伴う上記の危険を引き受けた上で，プロ野球の球場に来場しているものというべきである。
したがって，上記の本質的・内在的な危険性を回避するため，プロ野球の球場に設置された相応の安全設備及びそれを補完するものとして実施されている他の安全対策の存在を前提としつつ，観客の側にも，基本的にボールを注視し，ボールが観客席に飛来した場合には自ら回避措置を講じることや，それが困難となりそうな事情(幼い子供を同伴していること等)が観客側に存する場合には，予め上記危険性が相対的に低い座席（バッターボックスからなるべく離れた座席等）に座ることなどの相応の注意をすることが求められており，本件当時も，そのことが前提とされていたというべきである。


もっとも，多数来場する観客らの中には，野球に関する知識や経験が乏しいことや年齢等の理由により，上記の危険性をあまり認識していない者や自ら回避措置を講じることを期待し難い者も含まれていると解されるものの，そのような者に対する上記危険性の具体的な告知や追加の安全対策等は，プロ野球の試合を主催する球団による興業の具体的な運営方法の問題というべきであって，仮にそれが十分に行われなかったとしても，当該球団と当該観客との関係で個別に安全配慮義務違反となる余地があり得ることは別として，通常の観客を前提として通常有すべき安全性を欠いているか否かを判断すべき上記「瑕疵」の有無を左右する事情とはいえない。エまた，プロ野球の試合の観戦については，近時，選手に近い目線で野球観戦を楽しめるよう，グラウンドの最前線（ファウルゾーン）までせり出す形で観客席を設けている球場も複数あり，それらの観客席が好評を博していること，上記の危険性を踏まえつつも，より一層の臨場感を求める観客らの要望を受けて，防球ネットの全部又は一部を撤去するなどした球場も複数あること（以上につき，乙イ２９，３０，６５，６６，乙ロ２）等に鑑みると，臨場感も球場におけるプロ野球観戦にとっての本質的な要素となっており，これが社会的にも受容されていたものと認められる。したがって，安全性の確保のみを重視し，臨場感を犠牲にして徹底した安全設備を設けることは，プロ野球観戦の魅力を減殺させ，ひいては国民的娯楽の一つであるプロ野球の健全な発展を阻害する要因ともなりかねない。これに対し，被控訴人は，臨場感の確保は観客の生命・身体の安全に反しない限りで考慮され得るものである旨主張するが，上記「瑕疵」の有無は，上記(1)のとおり，当該施設の構造，用法，場所的環境及び利用状況等諸般の事情を総合考慮して具体的，個別的に判断されるべきものである以上，プロ野球の球場として通常の観客がどの程度の安全設備を備えることを求めているか及びどのような野球場が現実に社会的に受容されているかということも，当然考慮されるべきであるから，臨場感の確保が安全性の確保とともに重要な判断要素となることは否定できない。なお，本件事故後に実施された各種調査の結果によれば，最近でも，臨場感よりも観客の安全性の方を優先すべきであるか否かについて，プロ野球ファンの中でも意見が割れている状況であり（甲４５，乙イ７５の４，８１の３，１０９），ましてや本件事故当時においては，社会通念上，臨場感を犠牲にしてでも，安全性の確保を重視して，徹底した安全設備を設けるべきであるとの考えが一般的であったとは認められない。オ以上の諸事情に鑑みると，プロ野球の球場の「瑕疵」の有無につき判断するためには，プロ野球の試合を観戦する際の上記危険から観客の安全を確保すべき要請，観客に求められる注意の内容及び程度，プロ野球観戦にとっての本質的要素の一つである臨場感を確保するという要請，観客がどの程度の範囲の危険を引き受けているか等の諸要素を総合して検討することが必要であり，プロ野球の球場に設置された物的な安全設備については，それを補完するものとして実施されるべき他の安全対策と相まって，社会通念上相当な安全性が確保されているか否かを検討すべきである。(3)以上を前提として，本件ドーム(特に本件座席付近)における安全設備及びそれを補完するものとして実施されるべき他の安全対策について検討すると，本件ドームの１塁側内野席前に設置されていたグラウンドと観客席との間の内野フェンスの高さが，本件座席付近の前において，約２．９メートルであったこと，かつては上記フェンスの上部に設置されていた防球ネット（本件座席付近の前において，グラウンドからの高さが約５メートルであったもの）は，より一層の臨場感を求める観客らの要望を受けて，平成１８年に撤去されたこと，仮に上記防球ネットが設置されたままであったとしても，本件打球の本件座席への飛来を遮断することはできなかったこと，本件当時に本件ドームにおいて実施されていた他の安全対策の内容（ファウルボールの危険性に関する観客に対する注意喚起の放送，及び観客席に入りそうなファウルボールが放たれた際に観客に対してそのことを知らせるための警笛を含む。），本件当時の本件ドーム以外のプロ野球の各球場における内野席前のフェンス及び防球ネットの高さ，並びに公益財団法人日本体育施設協会が作成した「屋外体育施設の建設指針」（平成２４年改訂版）では，硬式野球場における内野フェンスの高さに関し，バックネットの延長上に外野席に向かって高さ３メートル程度の防球柵を設けるものと定められていたこと等は，原判決３０頁２４行目から３２頁９行目まで，３２頁２５行目冒頭から３３頁３行目の「（乙イ５，６，３６）。」まで，３５頁２４行目の「掲記の証拠」から３６頁１９行目末尾までに各記載のとおりである（ただし，原判決３１頁５行目の「平成１８年」の次に「より一層の臨場感を求める観客らの要望を受けて」を加え，６行目の「ものである」の次に「（乙イ８４，８５，９４，乙ロ２）」を加える。）。
そして，上記の各事実によれば，本件当時，本件ドームにおける上記内野フェンスの高さは，上記指針及び他のプロ野球の球場におけるフェンス等と比較しても，特に低かったわけではないことが認められる。上記の諸事情に照らすと，本件当時，本件ドーム(特に本件座席付近)における上記内野フェンスは，本件ドームにおいて実施されていた他の上記安全対策を考慮すれば，通常の観客を前提とした場合に，観客の安全性を確保するための相応の合理性を有しており，社会通念上プロ野球の球場が通常有すべき安全性を欠いていたとはいえない。


(4)以上によれば，本件ドームに民法７１７条１項ないし国家賠償法２条１項所定の「瑕疵」があったとは認められないから，被控訴人の控訴人らに対する前記(a)，(d)及び(f)の各請求はいずれも理由がない。(5)これに対し，被控訴人は，①本件ドームに多数来場する観客らの中には，野球に関する知識がほとんどない観客，子供の世話をしながら観戦する観客，高齢者，年少者（幼児）など，上記の危険性を認識していない者や，打球を注視した上で危険性を察知し，適切な回避行動をとることを期待し難い者も多数含まれているから，そのような者に対する打球の衝突事故を回避し得るだけの安全設備を設けるべきである，②本件ドームにおける観戦状況からすれば，観客の誰もが常時試合に集中し続けることは想定し難く，聴覚や視覚によって打球による危険性を認識するには限界があり，打球の軌道予測を的確に行って衝突を回避することも困難である，③本件ドームの内野席前方は前の席の客が視線の障害となることや，打球が照明と重なること等により，観客の回避行動には限界があり，最低限期待される程度の注意を尽くしたとしても，回避し得ない打球が観客席に飛来することはあり得るから，本件ドームにおいては，そのような打球による衝突事故を回避し得るだけの安全設備を設けることが求められている，④本件打球は，観客に期待し得る反応速度よりも早く本件座席に到達したものであるから，観客の注意をもって衝突を回避することはおよそ不可能なものであった，⑤控訴人ファイターズが実施していた注意喚起等の安全対策（本件契約約款による警告，観戦チケット裏面の記載による警告，本件ドーム内の大型ビジョンの映像による注意喚起，場内アナウンスによる注意喚起，警笛による警告）は，観客に対して十分に野球観戦の危険性を絶えず心掛けさせる効果のあるものではなかったなどとして，本件ドームには，少なくとも本件打球を回避し得るだけの安全設備が設置されるべきであったから，民法７１７条１項及び国家賠償法２条１項所定の「瑕疵」がある旨主張する。
しかしながら，本件全証拠によっても，通常の観客にとって，基本的にボールを注視し，ボールが観客席に飛来した場合には自ら回避措置を講じることが困難であるとは認められないし，本件打球が通常の観客の注意をもって衝突を回避することがおよそ不可能なものであったとも認められない。そして，上記「瑕疵」の有無については，通常の観客を前提として判断すべきものであること，多数来場する観客の中には上記危険性をあまり認識していない者や自ら回避措置を講じることを期待し難い者が含まれているとしても，そのような者を前提として，危険がほとんどないような徹底した安全設備を設けることを法律上要求することは，プロ野球観戦の娯楽としての本質的な要請に反する面があり，相当とはいえないこと，本件当時，本件ドーム(特に本件座席付近)における上記内野フェンスは，他の安全対策を考慮すれば，通常の観客を前提とした場合に，観客の安全性を確保するための相応の合理性を有しており，通常有すべき安全性を欠いていたとはいえないから，本件ドームに上記「瑕疵」があったとは認められないことは，上記(2)ないし(4)で説示したとおりである。被控訴人の上記各主張を考慮しても，上記の判断は左右されない。
４争点３（本件ドームの管理・運営における過失の有無）について被控訴人は，ファウルボールが観客に衝突する事故の発生を防止するための安全対策として，控訴人らは共同して少なくとも高さ５．７５メートル以上の防球ネットを設置するなどの十分な安全設備を設置するべき注意義務を負っていたのに，これを怠った旨主張する。
しかしながら，他の実施されるべき安全対策の存在を考慮すれば，本件事故について推測した態様から算出された５．７５メートル以上という数値に客観的合理性があるものとは認め難いから，控訴人らに上記注意義務違反があったとは認められない。
したがって，被控訴人の控訴人らに対する前記(b)，(e)及び(g)の各請求はいずれも理由がない。
５争点４（野球観戦契約上の安全配慮義務違反の有無）について(1)前記認定の各事実，証拠（甲１，３，３７，乙イ１００，１０２，原審における被控訴人本人）及び弁論の全趣旨によれば，被控訴人は，野球に関する知識も関心もほとんどなく，野球観戦の経験も硬式球に触れたこともなく，硬式球の硬さやファウルボールに関する上記危険性もほとんど理解していなかったこと，そのような被控訴人が本件試合を観戦することになったのは，控訴人ファイターズが，新しい客層を積極的に開拓する営業戦略の下に，保護者の同伴を前提として本件試合に小学生を招待する企画(本件企画)を実施し，小学生である被控訴人の長男（当時１０歳）及び長女（当時７歳）が本件試合の観戦を希望したため，被控訴人ら家族が本件企画に応じることとし，被控訴人も，長男及び長女の保護者の一人として，幼児（当時４歳）である二男を連れて，本件ドームに来場したという経緯であったこと，本件座席は，内野席の最上部や外野席等と比較すると，相対的には上記のファウルボールが衝突する危険性が高い座席であったが，本件企画において選択可能とされていた席であったことが認められる。
(2)上記(1)の事実並びに前記２及び３記載の諸事情を前提とすると，本件企画を実施した控訴人ファイターズとしては，本件企画に応じて本件ドームに来場する保護者らの中には，被控訴人のように，ファウルボールに関する上記危険性をほとんど認識していない者や，小学生やその兄弟である幼児らを同伴している結果として，ファウルボールが観客席に飛来する可能性が否定できない場面であっても，試合中に多数回にわたってそのような場面が発生する度に，ボールを注視して自ら回避措置を講じることが事実上困難である者が含まれている可能性が相当程度存在することを予見していたか又は十分に予見できたものと解される。


そして，控訴人ファイターズは，そのような者が含まれていることを暗黙の前提として本件企画を実施する以上，通常の観客との関係では，観客が上記危険性を認識した上で危険を引き受けているものとして，観客が基本的にボールを注視して自ら回避措置を講じることを前提に，相応の安全対策を行えば足りるとしても，少なくとも上記保護者らとの関係では，野球観戦契約に信義則上付随する安全配慮義務として，本件企画において上記危険性が相対的に低い座席のみを選択し得るようにするか，又は保護者らが本件ドームに入場するに際して，上記３(2)イ記載のような危険があること及び相対的にその危険性が高い席と低い席があること等を具体的に告知して，当該保護者らがその危険を引き受けるか否か及び引き受ける範囲を選択する機会を実質的に保障するなど，招待した小学生及びその保護者らの安全により一層配慮した安全対策を講じるべき義務を負っていたものと解するのが相当である。本件においても，控訴人ファイターズは，被控訴人に対し，本件観戦契約に信義則上付随するものとして，上記安全配慮義務を負っていたところ，本件全証拠によっても，控訴人ファイターズが上記のような招待した被控訴人ら家族の安全により一層配慮した安全対策を講じていたとは認められない。したがって，控訴人ファイターズは，上記安全配慮義務を十分に尽くしていたとは認められないから，被控訴人に対し，債務不履行（上記安全配慮義務違反）に基づく損害賠償責任を負うというべきである。(3)これに対し，控訴人ファイターズは，①本件契約約款により，予め観客に対してファウルボールが飛来する危険性と損害が発生する可能性について警告しており，来場者はいつでも本件契約約款を見ることができる状態にあったこと，②試合観戦チケットの裏面には，ファウルボールが飛来することの警告が記載されていたこと，③被控訴人が本件試合を観戦する契機となった案内状には，事故のないよう配慮すべき旨の注意が記載されていたこと，④本件ドーム内の大型ビジョンの画像，⑤場内アナウンス及び⑥警笛音によれば，被控訴人を含む観客は，試合前及び試合中を通じて，視覚及び聴覚により，観客席に飛来する打球の危険性を認識することができたものであり，本件事故は，被控訴人が本件打球を見ていなかったため，衝突を回避するための防御活動を全くしなかったことが原因で生じたものであるなどとして，控訴人ファイターズには野球観戦契約上の安全配慮義務違反はなかった旨主張する。
しかしながら，上記①については，本件当時，本件契約約款の内容を印刷した資料が本件ドームの各入場ゲート内側の受付カウンターに平置きされ，入場者への販促物とともに並べられていただけであって，その横に約款があることを告知する表示が掲示されており，入場者は上記資料を手にすることができる状態にはあったものの，試合観戦チケットの購入や本件ドームへの入場等に際し，担当者らが被控訴人に対して本件契約約款の存在や内容等を説明するなどの対応は一切とられていなかった。また，控訴人ファイターズ等のホームページには本件契約約款の内容が掲載されていたものの，よく目に付くように表示されているわけではなく，利用者が検索すれば表示できるというだけの状態であった。上記②については，試合観戦チケット裏面に２０個以上の多数の注意事項の一部として小さな文字で記載されていたにすぎない上，試合当日にチケットを購入して直ちに本件ドームに入場する場合等については，上記保護者らが上記記載を読むことによって上記危険性を具体的に認識することは通常期待し難いというべきである。上記③記載の案内状（甲１）における記載も，本件ドーム内で起こり得る危険に留意するようにとの注意を一般的・抽象的に促すものにすぎず，上記保護者らに上記危険性を具体的に告知するものとはいえない（以上につき，甲１，２，原審における被控訴人本人，弁論の全趣旨）。それらに加えて，上記(2)記載の控訴人ファイターズと被控訴人との関係及び安全配慮義務の内容等を総合考慮すると，上記①ないし⑥のような措置を講じたからといって，被控訴人が上記危険を引き受けるか否か及び引き受ける範囲を選択する機会を実質的に保障するなど，招待した被控訴人ら家族の安全により一層配慮した安全対策を講じるべき義務を尽くしたとはいえない。また，被控訴人の不注意の点は，過失相殺の有無及び程度において考慮すべきものであって，上記(1)の認定ないし判断を左右するものではない。よって，控訴人ファイターズの上記主張は採用できない。
６争点５（損害）について
原判決書「事実及び理由」欄の「第４当裁判所の判断」の３に記載のとおりであるから，これを引用する。ただし，原判決４０頁１２行目末尾を改行して，次のとおり加える。
「(5)以上の合計は３８１５万６５２７円となる。」
７争点６（過失相殺の当否）について
(1)本件試合における本件事故に至るまでの間の内野席へのファウルボールへの飛来状況，その中には本件座席の後方の観客のいない壁か床に落下したファウルボールもあり，被控訴人がその行方を目で追ったこともあったこと，それゆえ，本件試合を観戦していた被控訴人を含む観客は，ファウルボールが観客席に飛来する危険があることを認識する機会があり，被控訴人も，ファウルボールが観客席に飛んでくることが分かり，少し危ないのかなと思ったこと等は，原判決４０頁１８行目から４１頁９行目の「（原告本人[調書１８，１９頁]）。」までに記載のとおりである。
また，前記認定のとおり，本件企画においては，内野自由席の中から保護者が自由に席を選択できるものとされていたところ，内野自由席の中でも相対的な危険性が高いと考えられるグラウンドに比較的近い位置に存する本件座席及びその付近の席を選択したのは被控訴人の夫であり，被控訴人は夫の上記選択をそのまま受け入れて本件座席に座っていたものであること，本件事故の際，被控訴人の夫は，本件座席及びその近くの席に被控訴人，二男及び長女を残し，長男と共に離席していたこと，上記３(3)のとおり，本件当時，本件ドームにおいては，ファウルボールの危険性に関する観客に対する注意喚起の放送が流れたり，観客席に入りそうなファウルボールが放たれた際には，観客に対してそのことを知らせるための警笛が鳴ったりしていたこと，それにもかかわらず，本件事故の際，被控訴人は，打者が本件打球を打った瞬間は見ていたものの，その後は，本件打球の行方を見ておらず，隣りの席の二男の様子をうかがおうとして僅かに下に顔を向け，視線を上げた時には，衝突の直前であったことが認められる。
上記各事実によれば，本件当時，被控訴人は，野球に関する知識や関心がほとんどなく，ファウルボールに関する上記の具体的な危険性を十分認識していなかったことを考慮しても，本件事故の発生については，被控訴人側（被控訴人の夫を含む。）にも過失があったものと認められる。そして，本件事故の態様，控訴人ファイターズの安全配慮義務違反の内容及び程度，被控訴人側の上記過失の内容及び程度，その他の諸事情を総合考慮すると，本件事故における過失割合は，控訴人ファイターズが８割，被控訴人側が２割と認めるのが相当である。


そうすると，上記過失相殺後の損害額は３０５２万５２２１円（≒３８１５万６５２７円×０．８。円未満切捨て）となる。
(2)これに対し，被控訴人は，野球に関する知識が乏しく，ファウルボールの危険性を十分に認識していなかった被控訴人にとって，高速のファウルボールが飛来してくることは予見できなかったし，約２秒間という短時間の間に高速で飛来する打球の軌道を的確に予測し，回避行動をとることもできなかったとして，被控訴人には過失がない旨主張する。
しかしながら，本件全証拠によっても，被控訴人において打者が本件打球を打ったのを見た後も本件打球の行方を注視し続けたとしても，被控訴人の方に向かって本件打球が飛来してくることの予見可能性がなかったとか，本件打球が顔面に衝突することの回避可能性がなかったとまでは認められない。また，被控訴人のその余の主張を考慮しても，上記(1)の判断は左右されない。
８争点７（免責条項適用の有無）について
(1)控訴人ファイターズは，被控訴人との間においては，本件契約約款（乙イ２）中の本件免責条項により，主催者及び球場管理者は，観客が被ったファウルボールに起因する損害について責任を負わない旨の合意が成立していたから，控訴人ファイターズは本件事故について責任を負わない旨主張する。(2)しかしながら，以下のとおり，本件において上記合意が成立したとは認められない。
前記認定の各事実，証拠（甲２，乙イ２，原審における被控訴人本人）及び弁論の全趣旨によれば，本件契約約款は，日本プロフェッショナル野球組織，セントラル野球連盟，パシフィック野球連盟及び連盟を構成する１２球団によって平成１７年に設けられたものであるが，内容的には観客の観戦マナーに重点があったこと，本件当時，本件契約約款については，入場者であれば誰でもその内容を印刷した資料を手にすることができる状態にはあったものの，試合観戦チケットの購入や本件ドームへの入場等に際し，担当者らが被控訴人に対して本件契約約款の内容等を説明した上で，それについての実質的な同意を得るなどの対応は一切とられていなかったこと，控訴人ファイターズ等のホームページには本件契約約款の内容が掲載されていたものの，利用者が検索すれば表示できるというだけであった上，本件企画に係る案内状の送付又は試合観戦チケット購入の際に，本件契約約款の内容を閲覧することが試合観戦の前提条件である旨が告知されていたわけでもなかったこと，被控訴人が購入した試合観戦チケットについても，裏面に小さな文字で記載された注意事項の中に，観戦マナーに関連して引用されていただけであり，現実にも被控訴人は本件契約約款（特に本件免責条項）の存在及び内容を了知していなかったことが認められる。
各球団において多数の観客との間のチケット購入契約を大量にかつ平等に処理するためのものとして，本件契約約款の有用性は否定できないが，本件のような具体的な法的紛争において上記のような免責条項による法的効果を主張するためには，観客である被控訴人において，当該条項を現実に了解しているか，仮に具体的な了解はないとしても，了解があったものと推定すべき具体的な状況があったことが必要であるところ，本件においてはかかる状況は認められない。
したがって，本件において上記(1)の合意が成立したとは認められない。(3)仮に上記合意が成立したとしても，本件免責条項１項但書は，主催者の責めに帰すべき事由による場合は同項による免責の対象とならない旨を定めているところ，本件において，主催者たる控訴人ファイターズに責めに帰すべき事由があり，被控訴人に対して債務不履行（安全配慮義務違反）に基づく損害賠償責任を負うことは，上記５で説示したとおりであるから，本件免責条項１項による免責の対象とはならない。
(4)また，本件免責条項２項は，１項但書により主催者が免責されない場合の損害賠償の範囲について，主催者等の故意又は重過失に起因する損害以外は治療費等の直接損害に限定しているが，控訴人ファイターズが，試合中にファウルボールが観客に衝突する事故の発生頻度や傷害の程度等に関する情報を保有し得る立場にあり（甲３９，乙イ６５，乙ハ１ないし５），ある程度の幅をもって賠償額を予測することは困難ではなく，損害保険又は傷害保険を利用することによる対応も考えられることからすれば，このような対応がないまま上記の条項が本件事故についてまで適用されるとすることは，消費者契約法１０条により無効である疑いがあり，この点に関する控訴人ファイターズの主張は採用することができない。
９弁護士費用について
以上の諸事情を踏まえると，本件事故と相当因果関係の存する弁護士費用としては３０５万円を認めるのが相当である。
10結論
以上によれば，被控訴人の控訴人ファイターズに対する前記(c)の請求は３３５７万５２２１円及びこれに対する平成２４年７月２０日（控訴人ファイターズに対する訴状送達日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり，被控訴人の控訴人ファイターズに対するその余の請求並びに控訴人札幌ドーム及び控訴人市に対する各請求はいずれも理由がない。
そうすると，被控訴人の控訴人らに対する上記(a)，(d)及び(f)の各請求を一部認容した原判決は失当であって，本件各控訴はいずれも理由がある。また，被控訴人の控訴人ファイターズに対する前記(c)の請求は上記の限度で認容し，被控訴人の控訴人ファイターズに対するその余の請求並びに控訴人札幌ドーム及び控訴人市に対する各請求はいずれも棄却すべきである。よって，原判決を変更することとして，主文のとおり判決する。
札幌高等裁判所第２民事部
裁判長裁判官   佐藤道   明
裁判官   細島秀   勝
裁判官古河謙一は転補につき署名押印することができない。
裁判長裁判官   佐藤道   明


平成２４年（あ）第５９号業務上過失致死被告事件
平成２６年７月２２日第一小法廷決定
主          文
本件各上告を棄却する。
理          由
第１上告趣意に対する判断
被告人甲の弁護人阿部清司ほかの上告趣意は，違憲をいう点を含め，実質は単なる法令違反，事実誤認の主張であり，被告人乙及び同丙の弁護人谷宜憲の上告趣意は，事実誤認の主張であって，いずれも刑訴法４０５条の上告理由に当たらない。
第２職権判断
所論に鑑み，被告人甲に対する業務上過失致死罪の成否に関し，その業務上の注意義務の有無について，職権で判断する。
１本件の事実関係
差戻し後の原判決（第２次控訴審判決）及びその是認する第２次第１審判決の認定並びに記録によると，本件の事実関係は次のとおりである。
(1)本件事故の概要
本件事故は，兵庫県明石市大蔵海岸通り１丁目１１番先の大蔵海岸東地区に位置し，東側及び南側をコンクリート製ケーソンを並べて築造されたかぎ形突堤（以下「本件かぎ形突堤」といい，その東側部分と南側部分をそれぞれ「東側突堤」，「南側突堤」という。）に接していた砂浜（以下「本件砂浜」という。）において，東側突堤のケーソン目地部に取り付けられたゴム製防砂板（以下「防砂板」という。）が破損し，その破損部から同目地部付近の砂層の砂が海中に吸い出されて砂層内に大規模な空洞が形成され，平成１３年１２月３０日，同空洞上部を小走りで移動していた被害者（当時４歳）が，その重みのため同空洞が突如崩壊して生じた陥没孔に落ち込んで生き埋めとなり，約５か月後に死亡したというものである。(2)本件砂浜，本件かぎ形突堤等の所有・管理関係等大蔵海岸を含む東播海岸の大半は，昭和３２年，兵庫県知事により海岸法３条１項の指定を受け，同知事を海岸管理者とする海岸保全区域とされた。海岸保全区域内の海岸保全施設に関する工事は，海岸法上，原則として海岸管理者が施行すべきであるが，国（当時の建設省）は，浸食対策事業を進めるため，昭和３６年，大蔵海岸を含む海岸保全区域内にある海岸保全施設について，同法６条１項に基づく直轄工事を施行した。直轄工事を施行する場合，主務大臣は，政令（同法施行令１条の５）で定めるところにより，海岸管理者に代わってその権限を行うものとされ（海岸法６条２項），その代行権限は，地方支分部局の長に委任されていたところ（同法４０条の２，同法施行令１４条），大蔵海岸の直轄工事に関しては，主務大臣たる建設大臣（平成１３年１月の中央省庁組織再編後は国土交通大臣）が持つ代行権限は，建設省近畿地方建設局（前記中央省庁組織再編後の国土交通省近畿地方整備局）の長に委任されていた。
明石市は，平成元年頃以降，大蔵海岸に海浜公園を建設する計画を立て，関係機関との協議等を経た上で，平成５年３月，兵庫県知事から公有水面埋立免許を得て，本件砂浜や本件かぎ形突堤を含む大蔵海岸の砂浜，突堤及び護岸等を造成，築造し，平成９年８月にこれらを完成させ，前記免許の条件に基づき，国（当時の建設省）に所有させるに至った。そして，明石市は，当時の近畿地方建設局長との間で海岸法所定の協議を経て，平成１０年２月１３日，同局長から，前記砂浜並びに海岸保全施設である突堤及び護岸等を含む地域につき，占用目的を公園，占用期間を平成１５年２月１２日までとして，占用の許可を得，平成１０年３月，公園として一般に開放した。
国は，直轄工事が完了した場合には，当該海岸保全施設を海岸管理者に速やかに引き渡すこととされているが，大蔵海岸の直轄工事については，本件当時も施行中として取り扱われていたため，本件事故当時まで本件砂浜と本件かぎ形突堤を含む当該直轄工事区域全体を海岸管理者である兵庫県知事に引き渡したことはなく，近畿地方整備局内に置かれた姫路工事事務所が，同区域内の海岸保全施設の維持管理を行っていた。そのため，姫路工事事務所と明石市は，平成１１年３月２４日，維持管理に関する必要な事項について，「大蔵海岸海浜公園の維持管理に関する覚書」（以下「本件覚書」という。）を締結していた。
明石市は，同市が全額出資している財団法人明石緑化公園協会（以下「公園協会」という。）に市内の公園の維持管理業務等を委託していたところ，大蔵海岸についても日常管理業務を委託し，公園協会は，警備員等を配置するなどして大蔵海岸の砂浜や施設等の巡視，点検等を行い，警備員等から異常があるとの報告を受けた場合には，適宜，その内容を明石市土木部海岸・治水課（以下「市海岸・治水課」という。）に連絡していた。
(3)被告人甲の地位，職責
本件当時，被告人甲は，姫路工事事務所東播海岸出張所（以下「東播海岸出張所」という。）の所長であり，東播海岸において，同事務所が発注した工事の監督，巡視や小額の補修工事等を含む海岸保全施設の管理等を行っていた。
(4)本件事故発生に至る経緯等
本件砂浜においては，遅くとも平成１１年頃から，本件事故と同様の機序による砂浜の陥没が繰り返し発生していた。このような陥没が本件砂浜の南側突堤沿い及び東側突堤沿い南端付近で繰り返し発生していることを把握した明石市は，平成１３年１月から同年４月までの間，３回にわたって，これに対する補修工事を実施した。なお，本件砂浜では，本件事故以前から，東側突堤沿いの南端付近だけでなくこれより北寄りの場所でも，複数の陥没様の異常な状態が生じていた。市海岸・治水課は，前記補修工事の際，陥没付近のケーソン目地部の防砂板が破損していることを発見し，これが陥没の発生原因に関係しており，補修工事を実施した箇所以外の防砂板も損傷している可能性があると考え，他の箇所での防砂板の破損の調査及びその補修を行う必要性があり，そのためには相当大規模な補修工事が必要となることから，本件かぎ形突堤を所有する国に対し，その施行を要請することとした。
被告人甲は，同年５月１７日，市海岸・治水課職員から本件砂浜における陥没の発生状況や明石市が施行した補修工事の概要等について説明を受け，その対策の緊急性や必要性に理解を示し，翌１８日，姫路工事事務所工務第一課の課長である丁（以下「丁」という。）や同課職員に対し，聴取した内容を報告するとともに，明石市が姫路工事事務所に抜本的な対策を講じてほしい旨要求していることなども伝えた。


市海岸・治水課は，同年６月１５日，被告人甲を含む姫路工事事務所との平成１４年度の予算要望に関する事前打合せの場で，姫路工事事務所に対し，防砂板の破損の調査及び補修工事の実施を要請した。丁は，当初は，消極的姿勢を示したが，明石市の強い要求を受け，結局，国が対策を考えるということで落ち着いた。被告人甲は，平成１３年７月には丁とともに自ら大蔵海岸を視察し，また，同年１０月頃には，丁から，コンサルタント会社に対して陥没対策の調査を依頼する意向である旨聞くと，これを市海岸・治水課に伝えるなどしていた。他方，市海岸・治水課は，その後も，職員のパトロールや公園協会の報告により，本件砂浜の南側突堤沿いや東側突堤沿い南端付近の場所において発生していた陥没の状況や立入防止策の実施状況等を把握し，同年１２月２５日には，市海岸・治水課において，南側突堤沿いの砂浜及び東側突堤沿い南端付近の砂浜の表面に現出した陥没の周囲をＡ型バリケードで囲うなどの措置をとった。このような状況の中，同月３０日，本件砂浜のうち，前記措置がとられた場所よりも北寄りの東側突堤沿いの場所において，本件事故が発生した。２原判決が是認する差戻し後の第２次第１審判決の認定第２次第１審判決は，以上の事実関係等を前提に，被告人甲につき，本件事故発生の予見可能性があったとした上，平成１３年６月以降，国土交通省による抜本的な砂の吸出防止工事が終了するまでの間，東播海岸出張所自ら，本件砂浜に人が立ち入ることができないよう，本件かぎ形突堤が階段護岸に接合する地点からその西方の水面を結ぶ線上にバリケード等を設置し，本件砂浜陥没の事実及びその危険性を表示するなどの安全措置を講じ，あるいは明石市に要請して前記安全措置を講じさせ，もって陥没等の発生により本件砂浜のある公園の利用者等が死傷に至る事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があったにもかかわらず，同様の注意義務があった明石市土木部参事である被告人乙及び市海岸・治水課の課長である被告人丙とともに，その注意義務を怠り，南側突堤沿いの砂浜及び東側突堤沿い南端付近の砂浜に現出した陥没の周囲のみにバリケード等を設置する措置を講ずることで事足りると軽信し，いずれも漫然と前記安全措置を講ずることなく放置した過失の競合により，本件事故を発生させて被害者を死亡するに至らしめた旨認定し，原判決はこれを是認した。
３当裁判所の判断
(1)これに対し，所論は，国には，本件砂浜の安全管理責任はなく，本件砂浜の占用許可を得て具体的な管理を行っている明石市に対して本件砂浜に関する安全措置を講ずるよう要請する法的権限もないから，東播海岸出張所の所長である被告人甲には，本件砂浜に関する安全措置を講ずべき業務上の注意義務はないという。(2)そこで本件事実関係を踏まえて検討すると，本件砂浜は，本件かぎ形突堤とともに，国が所有権を有し，国の直轄工事区域内に存在し，これが造成されてから本来の海岸管理者である兵庫県知事に引き渡されたことは一度もないこと，国は本件砂浜を含めて大蔵海岸についての占用許可を明石市に対して与えており，本件砂浜も国の一般的な管理下にあることを前提とした行動をとっていると理解できること，前記直轄工事区域内の海岸保全施設の維持管理を国がしていたことなどからすれば，本件砂浜についても，国がその安全管理をすべき基本的責任を負っていたというべきである。その責任を担うべき組織としては，大蔵海岸を含む東播海岸の海岸保全施設に関する工事等を主な業務とし，海岸管理者の代行権限を実際上行使していたと認められる姫路工事事務所であって，海岸保全施設の管理を行っていた東播海岸出張所は，その具体的担当部署の一つであったと認められる。そして，本件当時，本件砂浜の日常的な管理は国から占用許可を得ていた明石市が行っていたが，国と明石市の間には，本件覚書を含めて，本件砂浜における陥没続発のような異常事態への対応については明確な取決めがなかった。そのような中，姫路工事事務所は，市海岸・治水課から，平成１３年６月には，本件砂浜の陥没発生状況やその原因について情報提供を受けて抜本的な対策工事を行うよう要請され，同市と共に陥没対策に取り組み始めていた。また，その当時から本件かぎ形突堤の瑕疵が原因で隣接する本件砂浜が陥没していると考えられており，国は所有する本件かぎ形突堤の安全管理という面からも周囲に及ぼす影響への対策を求められる立場にあったといえる。これらの事情に照らすと，本件当時，本件砂浜の具体的な安全管理が明石市のみに委ねられていたとはいえず，国の組織である姫路工事事務所もその責任を負い，その具体的担当部署の一つである東播海岸出張所としては，自ら又は明石市に対して要請するなどして，本件砂浜の安全管理を具体的に行うべき立場にあって，明石市は，海岸管理者の代行権限者である国から占用許可を受けた者として監督を受ける地位にあり，国と共に本件砂浜の陥没対策に取り組んでいたのであるから，東播海岸出張所の要請に応じないことはなかったと認められる。そうすると，東播海岸出張所の所長であった被告人甲については，その地位や職責，権限に加え，その職務の遂行状況が，前記のとおり，本件のような事故を防止すべく本件砂浜の陥没対策に関して国側担当者として活動していたものであることなどに照らし，遅くとも打合せの席上で明石市から国としての対応を求められた同年６月以降，国土交通省による陥没対策工事が終了するまでの間，東播海岸出張所自ら又は明石市に要請して安全措置を講じ，陥没等の発生により公園利用者等が死傷に至る事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があったと認められる。
したがって，被告人甲に本件砂浜に関する安全措置を講ずべき業務上の注意義務があるとした原判決は，相当である。
よって，刑訴法４１４条，３８６条１項３号により，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり決定する。
(裁判長   裁判官     白木   勇   裁判官     櫻井龍   子   裁判官     金築誠   志   裁判官
横田尤孝裁判官    山浦善樹）


平成２８年１０月２６日判決言渡
平成２８年（行ケ）第１００５８号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２８年１０月１２日
判決
原告         Ｘ
被                    告      富士重   工業株   式会社訴訟代   理人弁理   士        久米川   正   光
木    下        茂
澤    田    優    子
主文
１特許庁が無効２０１５－８０００７１号事件について平成２８年１月２６日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた裁判
主文同旨
第２事案の概要
本件は，特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は，明確性要件違反の有無，新規性・進歩性の有無である。
１特許庁における手続の経緯
被告は，平成１７年９月３０日，発明の名称を「ドライブスプロケット支持構造」とする発明につき，特許を出願し（特願２００５－２８７２７６号），平成２４年２月２４日，設定登録（特許第４９３３７６４号）を受けた（請求項の数３。甲１。以下「本件特許」という。）。
原告は，平成２７年３月２３日，本件特許の請求項１ないし３に係る発明について特許無効審判を請求した（無効２０１５－８０００７１号。甲７。）。特許庁は，平成２８年１月２６日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同年２月４日，原告に送達された。
２本件発明の要旨
本件特許の請求項１ないし３の発明に係る記載は，次のとおりである（甲１。以下，これらの発明をそれぞれ「本件発明１」ないし「本件発明３」といい，本件発明１ないし３を併せて「本件発明」という。本件特許の特許公報（甲１）記載の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。）。
【請求項１】（本件発明１）
「ドライブスプロケットが軸方向に移動自在かつ回転方向に規制された状態でトルクコンバータからの回転が伝達された回転軸に係合したドライブスプロケット支
持構造であって，
前記ドライブスプロケットは，前記回転軸と嵌め合うことで前記回転軸のみによ
って回転中心を定められ，
前記回転軸との嵌め合い前の前記ドライブスプロケットと嵌め合うことで前記ドライブスプロケットの回転中心を保持するドライブスプロケット保持部が設けられ、前記スプロケット保持部と前記ドライブスプロケットとの間の嵌め合い間隙が前記回転軸と前記ドライブスプロケットとの間の嵌め合い間隙よりも大きく設定されていることを特徴とするドライブスプロケット支持構造。」
【請求項２】（本件発明２）
「前記ドライブスプロケットと前記スプロケット保持部は，前記ドライブスプロケットの内周面と前記スプロケット保持部の外周面が対向するようにそれぞれ配置
されていると共に，
前記ドライブスプロケットの内周面と前記スプロケット保持部の外周面との間に生じている間隙が，前記回転軸と前記ドライブスプロケットとの間の半径方向の間隙よりも大きく設定されていることを特徴とする請求項１に記載のドライブスプロケット支持構造。」
【請求項３】（本件発明３）
「前記ドライブスプロケットと前記スプロケット保持部は，前記ドライブスプロケットの外周面と前記スプロケット保持部の内周面が対向するようにそれぞれ配置さ
れていると共に，
前記ドライブスプロケットの外周面と前記スプロケット保持部の内周面との間の間隙が，前記回転軸と前記ドライブスプロケットとの間の半径方向の間隙よりも大きく設定されていることを特徴とする請求項１に記載のドライブスプロケット支持構造。」
３審判における請求人（原告）の主張
本件発明は，①請求項１の「ドライブスプロケットが軸方向に移動自在かつ回転方向に規制された状態でトルクコンバータからの回転が伝達された回転軸に係合したドライブスプロケット支持構造」という事項が，ドライブスプロケットが回転軸に組み付けられて支持された状態で軸方向に移動可能であることを意味するのか，ドライブスプロケットと回転軸とを組み付ける際に軸方向に挿入することができるドライブスプロケットと回転軸の係合関係のみを意味するのか，不明であるから，特許を受けようとする発明が明確であるとはいえず，特許法３６条６項２号の明確性要件に違反する，②請求項１の「前記ドライブスプロケットは，前記回転軸と嵌め合うことで前記回転軸のみによって回転中心を定められ，」「前記スプロケット保持部と前記ドライブスプロケットとの間の嵌め合い間隙が前記回転軸と前記ドライブスプロケットとの間の嵌め合いの間隙よりも大きく設定されている」という事項が，甲２（特開平４－３３７１５１号公報）に実質的に記載されており，特許法２９条１項３号に該当する，③仮に，「前記スプロケット保持部と前記ドライブスプロケットとの間の嵌め合い間隙が前記回転軸と前記ドライブスプロケットとの間の嵌め合いの間隙よりも大きく設定されている」という事項を甲２の記載から読みとれないとしても，ドライブスプロケットはポンプハブによってのみ回転中心を定め，ドライブスプロケット張出部外周は変速機ハウジングの円形開口部内周及びカバーの円形開口部内周とは接触しないように設計することが普通であり，相違点に係る構成は，当事者が必要に応じて適宜設計する設計事項であるから，甲２に記載された発明（甲２発明）に基づいて，当業者が容易に発明できたものであり，特許法２９条２項に該当するから，特許を受けることができない。
４審決の理由の要点
(1)明確性要件について
本件発明１の「ドライブスプロケットが軸方向に移動自在かつ回転方向に規制された状態でトルクコンバータからの回転が伝達された回転軸に係合したドライブスプロケット支持構造」との事項は，その文言及び本件明細書の記載からみて，ドライブスプロケットが回転中の回転軸に係合していることを明確に特定しているといえる。
したがって，前記事項は，特許を受ける発明を明確に記載したものであるから，請求項１並びにこれを引用する請求項２及び３の記載は，特許法３６条６項２号の規定に適合する。
(2)    新規性・進歩性について
ア甲２発明の認定
甲２発明は，次のとおりである。
「ドライブスプロケット２１が左側張出部の内周面でポンプハブ１１の外周面に結合し，中央部の内周面及び右側張出部の内周面でポンプハブ１１にスプライン結合した状態でトルクコンバータ１からの回転が伝達されたポンプハブ１１に係合し
たドライブスプロケット２１の取付構造であって，


前記ポンプハブ１１との組み付け前の前記ドライブスプロケット２１の左側張出部の外周面又は右側張出部の外周面の端部と嵌め合うことで前記ドライブスプロケット２１を保持するカバー５２の内周面又は変速機ハウジング張出部の内周面が設けられるドライブスプロケット２１の取付構造。」
イ本件発明１と甲２発明の対比
(ｱ)    一致点の認定
本件発明１と甲２発明とを対比すると，次の点で一致する。「ドライブスプロケットがトルクコンバータからの回転が伝達された回転軸に係合
したドライブスプロケット支持構造であって，
前記回転軸との嵌め合い前の前記ドライブスプロケットと嵌め合うことで前記ドライブスプロケットの回転中心を保持するドライブスプロケット保持部が設けられるドライブスプロケット支持構造。」
(ｲ)    相違点の認定
本件発明１と甲２発明とを対比すると，次の点が相違する。
ａ相違点   1
本件発明１は，「ドライブスプロケットが軸方向に移動自在かつ回転方向に規制された状態でトルクコンバータからの回転が伝達された回転軸に係合」するのに対し，甲２発明は，「ドライブスプロケット２１が左側張出部の内周面でポンプハブ１１の外周面に結合し，中央部の内周面及び右側張出部の内周面でポンプハブ１１にスプライン結合した状態でトルクコンバータ１からの回転が伝達されたポンプハブ１１に係合」する点。
ｂ相違点２
本件発明１は，「前記ドライブスプロケットは、前記回転軸と嵌め合うことで前記回転軸のみによって回転中心を定められ」るのに対し，甲２発明は、かかる構成を備えるか不明である点。
ｃ相違点３
本件発明１は，「前記スプロケット保持部と前記ドライブスプロケットとの間の嵌め合い間隙が前記回転軸と前記ドライブスプロケットとの間の嵌め合い間隙よりも大きく設定されている」のに対し，甲２発明は，かかる構成を備えるか不明である点。
(ｳ)    相違点の判断
ａ相違点１の判断
本件発明１と甲２発明とは，「ドライブスプロケットが軸方向に移動自在かつ回転方向に規制された状態でトルクコンバータからの回転が伝達された回転軸に係合」するという事項において実質的に相違しているから，両者は同一でない。そして，甲２には，ドライブスプロケット２１を回転中のポンプハブ１１に軸方向に移動自在とすることを想起させる記載や示唆はないから，甲２発明において，相違点１に係る本件発明１の構成とすることは，当業者が容易に想到し得たということはできない。
また，甲３及び４にも，前記事項を想起させる記載や示唆はないから，甲２発明において，甲３又は４に記載された事項を適用して、相違点１に係る本件発明１の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たということはできない。そして，本件発明１が奏する効果は、甲２発明、甲３又は４に記載された事項から当業者が予測できるものといえない。
したがって，本件発明１は，甲２発明と同一でなく，甲２発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものでなく，また，甲２発明及び甲３又は４に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものでもない。本件発明２及び３は，本件発明１の発明特定事項の全てを含んだものであるところ，本件発明２は，甲２発明及び甲３に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものではなく，また，本件発明３は，甲２発明と同一でなく，甲２発明及び甲３又は４に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものでもない。
ｂ相違点２の判断
甲２発明のドライブスプロケット２１は，径方向において、ポンプハブ１１以外の部材に支持されていないから，甲２発明は，ポンプハブ１１のみによって回転中心を定めるものである。
また，甲２発明のポンプハブ１１にドライブスプロケット２１を組み付けることは，本件発明１の回転軸にドライブスプロケットを嵌め合うことに相当する。したがって，甲２発明は，相違点２に係る本件発明１の構成を備えるものであるから，相違点２は，実質的に相違点ではない。
ｃ相違点３の判断
甲２発明は，ポンプハブ１１にドライブスプロケット２１を組み付ける際に，ポンプハブ１１をドライブスプロケット２１に挿入して行うから，ポンプハブ１１とドライブスプロケット２１とが接した状態で挿入するか，又は，両者の間に間隙を設けて挿入することは，技術的に自明である。
また，甲２発明は，カバー５２の内周面及び変速機ハウジング張出部の内周面とドライブスプロケット２１の左側張出部の外周面及び右側張出部の外周面の端部との間に，回転中の接触を生じさせない程度の間隙を有する。そうすると，回転中に，カバー５２の内周面及び変速機ハウジング張出部の内周面とドライブスプロケット２１の左側張出部の外周面及び右側張出部の外周面の端部との間隙を維持するために，組み付ける際の当該間隙を，ポンプハブ１１とドライブスプロケット２１との前記組み付ける際の間隙より大きく設計することは，当業者にとって普通のことである。
そして，甲２発明の「ポンプハブ１１とドライブスプロケット２１との前記組み付ける際の間隙」は，本件発明1の「前記回転軸と前記ドライブスプロケットとの間の嵌め合い間隙」に相当し，甲２発明の「カバー５２の内周面及び変速機ハウジング張出部の内周面とドライブスプロケット２１の左側張出部の外周面及び右側張出部の外周面の端部との組み付ける際の間隙」は，本件発明１の「前記スプロケット保持部と前記ドライブスプロケットとの間の嵌め合い間隙」に相当する。したがって，甲２発明は，相違点３に係る本件発明1の構成を備えるものであるから，相違点３は，実質的に相違点ではない。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（明確性要件違反に関する認定・判断の誤り）
(1)明確性要件について
本件発明１の「ドライブスプロケットが軸方向に移動自在かつ回転方向に規制された状態でトルクコンバータからの回転が伝達された回転軸に係合したドライブスプロケット支持構造」との事項（以下「構成要件Ａ」という。）については，次の３つの解釈が成り立つ。


①ドライブスプロケットが回転中に回転軸に係合した状態（ドライブスプロケットが変速機に組み付けられ，支持された状態）を特定したもの②ドライブスプロケットと回転軸を組み付ける際の状態を特定したもの③回転軸とドライブスプロケットとの係合関係（ドライブスプロケットの外周面と回転軸の外周面との間に微小なすきまがあること）のみを特定したものすなわち，特許請求の範囲の記載の一般的な文言解釈によれば，構成要件Ａは，前記①のとおりに解することができる。一方，本件明細書の発明の詳細な説明には，そのように解した場合のドライブスプロケット２５と回転軸１９とが軸方向移動可能であることの技術的意義が記載されておらず，ドライブスプロケット２５と回転軸とを組み付ける際の作用しか記載されていないから，構成要件Ａを，前記②のとおりに解することができ，前記①の状態でのドライブスプロケットと回転軸との関係については何ら特定されていないと解することもできる。また，回転軸とドライブスプロケットは，変速機に組み込まれた状態では，他の部材に軸方向の移動を規制されるから，相対的に軸方向に移動することができる場合とできない場合があるところ，いずれの場合であっても，ドライブスプロケットが回転軸に対して軸方向に移動可能に係合しているというためには，回転軸が貫通するドライブスプロケットの内周面と回転軸の外周面との間にすきまがなければならないから，構成要件Ａを，前記③のとおりに解することもできる。
ドライブスプロケット２５と回転軸１９とが軸方向に移動自在な結合手段に関する技術的意義を考慮せずに，発明の詳細な説明に記載された発明の効果のうちの一部のみを取り上げてした審決の認定は誤りであり，この認定の誤りは，審決の結論に影響を及ぼす。
(2)被告の主張について
文言上，ドライブスプロケットと回転軸との関係が特定されているからといって，その関係が，いずれの状態における関係を特定したものであるかは明らかではない。審決の「回転中」とは，変速機の運転中を意味するから，ドライブスプロケットが回転軸に組み付けられ支持された状態にほかならない。「回転中」の状態に限定した解釈は，「トルクコンバータからの回転が伝達された」を文言どおり解釈したものではないから，「『トルクコンバータからの回転が伝達された』を回転中に言い換えたことによって，何らかの新たな解釈が付加されたとは考え難い。」との被告の主張は，誤りである。
２取消事由２（新規性・進歩性の判断の前提となる本件発明及び甲２発明の認定の誤り）
審決は，本件発明の認定を誤るとともに，甲２発明の認定を誤り，その認定の誤りの結果，本件発明と甲２発明の相違点の認定を誤ったものであって，この認定の誤りは，審決の結論に影響を及ぼす。
(1)本件発明１の認定の誤りによる相違点１の認定の誤りア本件発明の構成要件Ａについては，前記１(1)①～③の３つの解釈が成り立つ。
イ甲２発明は，カバー５２を変速機ハウジング５１に結合するボルト５２ａが，トルクコンバータ１の外形よりも小さな径の位置にあり，ドライブスプロケット２１をポンプハブ１１と結合した後に，変速機ハウジング５１とカバー５２とを組み付けることはできない。そうすると，ドライブスプロケット２１とポンプハブ１１との組付けは，まず，変速機５０に組み付けられた変速機ハウジング５１にドライブスプロケット２１とチェーン２２を組み込み，その後，カバー５２をかぶせてボルト５２ａで固定してアセンブリとし，これにトルクコンバータ側のアセンブリを組み付けることにより，ドライブスプロケット２１とポンプハブ１１とを結合させて組み付けるものである。
このような組付けをするためには，ドライブスプロケット２１とポンプハブ１１とは，軸方向移動自在の状態でなければならないし，軸方向移動自在の関係（ドライブスプロケット２１の内周面とポンプハブ１１外周面との間に微小なすきまがある関係）になければならない。
ウ本件発明１の構成要件Ａを前記１(1)②又は③のように解釈すれば、甲２発明の「ドライブスプロケット２１が左側張出部の内周面でポンプハブ１１の外周面に結合し，中央部の内周面及び右側張出部の内周面でポンプハブ１１にスプライン結合した状態でトルクコンバータ１からの回転が伝達されたポンプハブ１１に係合」する構成は，本件発明１の構成要件と異なるところはない。(2)甲２発明の認定の誤りによる相違点１の認定の誤りア前記(1)イのとおりであって，甲２発明においては，ドライブスプロケット２１とポンプハブ１１とは，全体構造からみて軸方向移動自在の状態でなければならないし，相互に軸方向移動自在の関係（ドライブスプロケット２１の内周面とポンプハブ１１外周面との間に微小なすきまがある関係）になければならない。したがって，本件発明1の構成要件Ａにつき③の解釈をとっても，本件発明１と甲２発明は相違しない。
イ一般的に，トルクコンバータにおいては，運転中（ポンプハブの回転中）のトルクコンバータの熱膨張やトルクコンバータ内の油圧によって，ポンプハブの先端部は軸方向に移動する。
甲２発明において，ドライブスプロケット２１は，変速機５１及びカバー５２によって軸方向への移動が規制されているのに対し，ポンプハブ１１には，軸方向に移動を規制するような支持構造はない。また，ポンプハブ１１の右側には，空間が設けられている。
そうすると，甲２発明においては，トルクコンバータの運転中，その熱膨張や内部の油圧によって，ポンプハブ１１がドライブスプロケット２１に対して軸方向に移動することになる。
したがって，本件発明1の構成要件Ａにつき①の解釈をとっても，本件発明１と甲２発明は相違しない。
(3)まとめ
以上のとおり，本件発明１が甲２発明と実質的に相違しているとする本件審決の認定は，誤りである。
したがって，この認定を根拠とする本件発明２及び３についての本件審決の判断も，誤りである。
３取消事由３（本件発明１の効果についての認定の誤り）本件発明１の奏する効果は，甲２発明の奏する効果そのものであるから，本件発明１の効果は甲２発明等から予測することができないとの審決の認定は誤りであり，この認定の誤りは，審決の結論に影響を及ぼす。
(1)効果について
本件発明１の効果は，次のとおりである。
①「ドライブスプロケットはトルクコンバータからの回転が伝達された回転軸によりドライブスプロケットの回転中心が定められるので、従来のようにドライブスプロケット組み付けるに際してベアリング等を介して支持する必要がないため、生産コストを抑制することが可能となる。」（甲１の【００１４】）②「ドライブスプロケットがベアリング等を介して本体ケース等に位置規制されることがなければ、回転軸の振れに応じてドライブスプロケットもその振れに追従することができるのでドライブスプロケットと回転軸との間おいて回転軸の振れにより磨耗が生じることを抑制することができる。」（甲１の【００１５】）甲２発明は，ドライブスプロケット２１がポンプハブ１１によってのみ回転中心を定められているのであるから，前記①及び②の効果を奏するものである。
(2)被告の主張に対する反論


甲２に直接作用効果の記載がないとしても，相違点２及び３において，本件発明１の構成と実質的に同じ構成を備える甲２発明が，被告主張の後記第４の３(1)ア記載の効果(ⅰ)及び(ⅱ)を一切奏しないというものではない。特許発明の効果の顕著性は，特許発明と引用発明との相違点から判断されるものであり，相違点２及び３の判断とは無関係に審決がした本件発明１の効果の顕著性の認定は，誤りである。
第４被告の反論
１取消事由１について
本件発明１の構成要件Ａは，文法的にも用語的にも何ら不明確さはなく，以下の事項を明確に特定している。
①ドライブスプロケット支持構造は，ドライブスプロケットが回転軸に係合した
ものであること
②回転軸は，トルクコンバータからの回転が伝達されたものであること③ドライブスプロケットが回転軸に係合した状態として，（ドライブスプロケットが）軸方向に移動自在かつ回転方向に規制された状態であることこのことは，特許請求の範囲の記載から一義的に明確であり，原告の主張するような多義的解釈は存在しない。
回転軸にトルクコンバータからの回転が伝達されるという現象が，回転軸の回転中に生じ，停止中には生じないことは当然であるから，審決が，「トルクコンバータからの回転が伝達された」を「回転中」に言い換えたことによって，何らかの新たな解釈が付加されたとは考え難い。
したがって，記載要件を満たすとした審決の認定は，結論において誤りはなく，取消事由１には理由がない。
２取消事由２について
審決は，本件発明の認定（構成要件Aの解釈）を誤るものであり，かかる認定の誤りは，実質同一とすべきはずの相違点1を非実質同一・非容易想到と判断した論拠となるものであるから，審決の結論に影響を及ぼすものであり，取消事由２には理由がある。
(1)本件発明の認定について
本件発明１の構成要件Ａは，前記１①～③の事項を明確に特定したものである。甲２発明は，ドライブスプロケット（ドライブスプロケット２１）と回転軸（ポンプハブ１１）とがスプライン結合するものであって，スプライン結合は，軸方向に移動自在かつ回転方向に規制された係合状態である。したがって，本件発明1と甲２発明は，ドライブスプロケットが軸方向に移動自在かつ回転方向に規制された状態でトルクコンバータからの回転が伝達される回転軸に係合しているという点において，差異はなく，相違点１は，実質同一とすべきものである。
審決は，「本件特許発明１は，回転中の回転軸にドライブスプロケットが軸方向に移動自在かつ回転方向に規制された状態で係合するものである。」（２０頁９～１１行）と認定しており，これは，ドライブスプロケットが回転軸に係合した状態につき，ドライブスプロケットが軸方向に移動自在かつ回転方向に規制された状態であることを認定したものと理解できる。
しかしながら，審決は，「他方，引用発明（裁判所注：甲２発明）は，ドライブスプロケット２１の左側張出部の内周面がポンプハブ１１の外周面に結合するものである。そうすると，左側張出部の内周面がポンプハブ１１の外周面の全体で対向することになるから，ドライブスプロケットの中央部及び右側張出部の内周面がスプライン結合であるとしても，全体の構造からみて，引用発明において，ドライブスプロケット２１は，回転中のポンプハブ１１に軸方向に移動自在であるということはできない。」（２０頁１２～１８行），「したがって，引用発明のドライブスプロケット２１は，回転中のポンプハブ１１に軸方向に移動自在に係合するものではない。」（同頁２３～２４行），「そうしてみると，本件特許発明１と引用発明とは，『ドライブスプロケットが軸方向に移動自在かつ回転方向に規制された状態でトルクコンバータからの回転が伝達された回転軸に係合』するという事項において実質的に相違しているから，両者は同一でない。」（同頁２５～２８行）と認定している。これは，甲２発明において，全体の構造において，ドライブスプロケットが軸方向に移動自在ではないから，構成要件Ａには該当しないと判断するものであり，実質的には，本件発明１の構成要件Ａを，二者の係合状態ではなく，全体構造におけるドライブスプロケットの支持状態と解していることにほかならない。
(2)甲２発明の認定について
審決は，スプライン結合との認定をもって，甲２発明について，ドライブスプロケット及び回転軸の係合状態が，軸方向に移動自在かつ回転方向に規制された状態であることを認めているから，全体構造として，ドライブスプロケットが軸方向に移動可能であるかどうかは，本件発明１との関係で認定すべき引用発明とは関係がなく，審決の結論に影響を及ぼすものではない。
なお，被告は，原告の主張する引用発明の認定の誤りを認める。
３取消事由３について
(1)効果について
甲２には，本件発明１の効果について何ら記載・示唆されておらず，甲２の図２に示された構成に照らせば，甲２発明は，その構造上，本件発明１の効果を本来的に奏し得ない。
ア本件発明１の効果は，次のとおりである。
(i)「ドライブスプロケットはトルクコンバータからの回転が伝達された回転軸によりドライブスプロケットの回転中心が定められているので、従来のようにドライブスプロケットを組み付けるに際してベアリング等を介して支持する必要がないため，生産コストを抑制することが可能となる。」（【００１４】，【００３９】）(ⅱ)「ドライブスプロケットがベアリング等を介して本体ケース等に位置規制されることがなければ，回転軸の振れに応じてドライブスプロケットもその振れに追従することができるのでドライブスプロケットと回転軸との間において回転軸の振れにより摩耗が生じることを抑制することができる。」（【００１５】，【００４１】）甲２発明の効果としては，①ポンプハブの支持構造寸法を軸方向及び径方向ともに短縮して，この構造をコンパクト化できる，②油圧ポンプ配設位置の自由度が高く，油圧ポンプをコントロールバルブの近くに配設し，油圧ポンプからコントロールバルブまでの油路長さを短くすれば，油圧供給のロスを低減することが可能となる，③油圧ポンプの駆動軸をポンプハブと別軸にすることで，油圧ポンプ自体の径方向寸法を小型化できる，及び，④ポンプハブを支持するニードルベアリングを，ポンプハブの内周とステータシャフトの外周との間に軸方向に延びる空間内に配設することで，ポンプハブの支持構造を更にコンパクト化することができることが挙げられている（【００１４】，【００１５】）。
これらは，構造のコンパクト化や油圧供給系の自由度等に関するもので，本件発明１の効果とは関係がなく，甲２において，前記効果(ⅰ)及び（ⅱ）に関する事項は，何ら記載・示唆されていない。


イ甲２の図２に示された構造においては，ポンプハブ１１にスプライン結合したドライブスプロケット２１は，カバー５２によって径方向に支持されており，カバー５２はドライブスプロケット２１の回転中心を定める役割を担っている。また，ポンプハブ１１にスプライン結合したドライブスプロケット２１も，ハウジング５１によって径方向に支持されており，ハウジング５１はドライブスプロケット２１の回転中心を定める役割を担っている。
そうすると，ドライブスプロケット２１の回転中心は，ポンプハブ１１のみによって定められるものではないから，甲２発明は，その構成上，本件発明１の効果を本来的に奏し得ない。
ウしたがって，本件発明１は，甲２発明からは予測できない顕著な効果を奏するものである。
(2)審決の相違点２及び３の判断と前記(1)の主張との整合性について本件発明１の効果は，相違点２及び３として認定された，本件発明1の請求項にある「前記ドライブスプロケットは，前記回転軸と嵌め合うことで前記回転軸のみによって回転中心を定められ」という事項（以下「構成要件Ｂ」という。）及び「前記スプロケット保持部と前記ドライブスプロケットとの間の嵌め合い間隙が前記回転軸と前記ドライブスプロケットとの間の嵌め合い間隙よりも大きく設定されていることを特徴とするドライブスロケット支持構造」との事項（以下「構成要件Ｄ」という。）に基づくものであって，相違点１として認定された本件発明１の構成要件Ａとは直接関係がなく，相違点１の同一性・容易想到性が肯定されようと否定されようと，その判断のいかんによって，本件発明１の効果についての顕著性の有無が変わることはない。
(3)まとめ
したがって，本件発明１の効果の顕著性を認めた本件審決の判断は，結論において誤りはなく，取消事由３には理由がない。
第５当裁判所の判断
１取消事由２について
(1)原告の主張等
原告は，取消事由２として，甲２発明において，ドライズスプロケット２１とポンプハブ１１とは軸方向移動自在の状態でなければならない（このことは本件発明１の構成要件Ａの解釈により左右されない。）から，審決の相違点１の判断における甲２発明の認定は誤りであると主張する。
これに対し，被告も，審決における上記甲２発明の認定の誤りを認める。そこで，以下検討する。
(2)   甲２発明について
甲２には，次の記載がある。
【請求項１】トルクコンバータのポンプ部材に連結され，このトルクコンバータのステータシャフト上に回転自在に配設されたボンプハブと，このポンプハブの回転を油圧ポンプに伝達するチェーン機構とを備えてなり，前記ポンプハブの内周と前記ステータシャフトの外周との間に配設されたニードルベアリングを介して前記ポンプハブが前記ステータシャフトにより回転自在に支持されており，前記チェーン機構のドライブスプロケットが，前記ニードルベアリングと径方向にほぼ重なる位置において，前記ポンプハブの外周上に結合されていることを特徴とするトルクコンバータのポンプハブ支持構造。
【０００５】・・・本発明は・・・ポンプハブの回転をチェーン機構を介して油圧ポンプに伝達する構造とするとともに全体構造のコンパクト化を図ることができるような構成のポンプハブ支持構造を提供することを目的とする。
【０００６】・・・本発明に係るポンプハブの支持構造においては，ポンプハブの内周とステータシャフトの外周との間に配設されたニードルベアリングを介して，ポンプハブをステータシャフトにより回転自在に支持し，一方，ポンプハブの回転を油圧ポンプに伝達するためのチェーン機構のドライブスプロケットを，ニードルベアリングと径方向にほぼ重なる位置において，ポンプハブの外周上に結合している。なお，ポンプハブの内周とステータシャフトの外周との間に軸方向に延びる空間を形成してこの空間をトルクコンバータ内の油の供給もしくは排出を行う油路として用いることができ，この場合には，ポンプハブを支持する上記ニードルベアリングはこの空間内に配設される。
【０００７】【実施例】・・・図１に示すように，トルクコンバータ１は，ポンプ２，ステータ３およびタービン４から構成される。ポンプ２は図において左側に位置するエンジン（図示せず）の出力軸に連結され，エンジンの出力軸と同一回転で駆動される。ステータ３はワンウェイクラッチ５を介してステータシャフト６に連結支持されており，ステータシャフト６は変速機ハウジング５１にボルト１１ａにより（図２参照）固定されている。タービン４はタービンハブ４ａを介して変速機入力軸７に連結されており，タービン４の回転は変速機入力軸７から変速機５０に入力される。なお，この変速機入力軸７はステータシャフト６と同軸で，ステータシャフト６内を貫通して配設されている。
【０００８】ポンプ２の内径端部にはポンプハブ１１が結合されており，このポンプハブ１１はその内周に配設されたニードルベアリング１２を介してステータシャフト６により回転自在に支持されている。このため，ポンプハブ１１はポンプ２とともにエンジンと同一回転で駆動される。・・・ポンプハブ１１の外周には，ニードルベアリング１２に対して径方向にほぼ重なるようにして，すなわち，軸方向にほぼ同位置に位置して，ドライブスプロケット２１がスプライン結合して取り付けられている。
【０００９】一方，油圧ポンプ３０は，ポンプハブ１１から径方向外方に離れた位置において変速機ハウジング５１に取り付けられて配設されている。この油圧ポンプ３０の駆動軸３１にはドリブンスプロケット２３がスプライン結合されて取り付けられており，このドリブンスプロケット２３とポンプハブ１１上のドライブスプロケット２１とにチェーン２２が巻掛けられてチェーン機構２０が構成されている。なお，このチェーン機構２０は、変速機ハウジング５１とこれにボルト５２ａにより取り付けられたカバー５２とにより囲まれたオイルシール１３により封止された空間５５内に配設される。
【００１０】このため，エンジンによりポンプ２が回転駆動されると，ポンプハブ１１およびドライブスプロケット２１がエンジンと同一回転で駆動され，この回転がチェーン機構２０を介して油圧ポンプ３０に伝達されて，油圧ポンプ３０が駆動される。この場合に，ドライブスプロケット２１に作用する径方向力は，ドライブスプロケット２１の内径側に位置するニードルベアリング１２により受ける。このように，ニードルベアリング１２およびドライブスプロケット２１を軸方向ほぼ同じ位置に重なるように配設することにより，ドライブスプロケット２１に作用する力をニードルベアリング１２により確実に受けることができるだけでなく，この部分の軸方向寸法を短縮してこの部分の構造をコンパクト化することができる。図１断面図                      図２断面図
(3)検討
ア前記(2)のとおり，甲２には，甲２発明に係るポンプハブの支持構造について，ドライブスプロケットがポンプハブの外周上に結合していること（【請求項１】，【０００６】），ドライブスプロケットは，ある実施形態では，ポンプハブの外周に，スプライン結合して取り付けられていること（【０００８】）が記載されているところ，スプライン結合された２つの部材は，相互に軸方向に移動自在であると解される。


平成２５年７月２４日判決言渡
平成２４年（行ケ）第１０２０６号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２５年６月１２日
判                    決
原            告                遼東化   学工業   株式会   社訴訟代理人弁護士                新      保      克      芳同                              髙
              仁
同                              近      藤      元      樹同                              洞                      敬同                              井      上              彰同                              酒      匂      禎      裕訴訟代理人弁理士                小      野      信      夫同                              井      出              浩同                              鶴      目      朋      之被            告                宇部興   産株式   会社被            告                田辺三   菱製薬   株式会   社被告両名訴訟代理人弁護士        鮫      島      正      洋同                              髙      見              憲同
      下      彰      
被告両名訴訟代理人弁理士        津      国              肇同                              小      澤      圭      子同                              小      國      泰      弘同                              塩      見              敦同                              齋      藤      房      幸
主                    文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が無効２０１１－８０００９７号事件について平成２４年４月２３日にした審決を取り消す。
第２前提事実
１特許庁における手続の経緯
被告らは，発明の名称を「光学活性ピペリジン誘導体の酸付加塩及びその製法」とする特許第４５６２２２９号（平成９年１２月１９日（優先権主張：平成８年１２月２６日）を出願日とする特願平９－３５０７８４号の一部を平成１２年２月１０日に新たな出願としたもの。平成２２年８月６日特許権の設定登録。請求項の数は３である。以下「本件特許」といい，その明細書（甲１）を「本件明細書」という。）の特許権者である。
原告は，平成２３年６月９日，特許庁に対し，請求項１ないし３のすべてについて本件特許を無効にするとの無効審判を請求した（無効２０１１－８０００９７号）。
特許庁は，平成２４年４月２３日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本を同年５月９日原告に送達した。
２特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は，次のとおりである（甲１。以下，請求項１の発明を「本件特許発明１」といい，以下同様に，「本件特許発明２」，「本件特許発明３」といい，これらを併せて「本件特許発明」という。）。
「【請求項１】
実質的に（Ｒ）体を含有しない，（Ｓ）－４－〔４－〔（４－クロロフェニル）（２－ピリジル）メトキシ〕ピペリジノ〕ブタン酸・ベンゼンスルホン酸塩を有効成分としてなる，医薬組成物。
【請求項２】
実質的に（Ｒ）体を含有しない，（Ｓ）－４－〔４－〔（４－クロロフェニル）（２－ピリジル）メトキシ〕ピペリジノ〕ブタン酸・ベンゼンスルホン酸塩の結晶を有効成分としてなる，請求項１記載の医薬組成物。
【請求項３】
抗ヒスタミン剤または抗アレルギー剤である，請求項１または２に記載の医薬組成物。」
３審決の理由
(1)審決の理由は，別紙審決書写し記載のとおりであり，その要点は次のとおりである。
本件特許発明１は，特開平２－２５４６５号公報及び特願昭６３－１７５１４２号についての特許法１７条の２の規定による補正の掲載（平成４年２月６日発行）（甲２。以下「甲２公報」という。）に記載された発明（以下「甲２発明」という。）ではなく，また，甲２公報等に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえないから，本件特許発明１に係る特許は，特許法２９条１項３号及び同条２項の規定に違反してされたものとすることはできない。
本件特許発明２は，本件特許発明１における医薬組成物の有効成分が「結晶」の形態に限定された発明であり，本件特許発明３は，本件特許発明１あるいは２における医薬組成物の用途が「抗ヒスタミン剤または抗アレルギー剤」に限定された発明であるから，本件特許発明２及び３に係る特許についても，上記と同じ理由により，特許法２９条１項３号及び同条２項の規定に違反してされたものとすることはできない。
(2)審決が認定した甲２発明の内容，同発明と本件特許発明１との一致点及び相違点は，次のとおりである。
ア甲２発明
４－〔４－〔（４－クロロフェニル）（２－ピリジル)メトキシ〕－１－ピペリジル〕ブタン酸のベンゼンスルホン酸塩を有効成分とする抗ヒスタミン剤
イ一致点
４－〔４－〔（４－クロロフェニル）（２－ピリジル)メトキシ〕ピペリジノ〕ブタン酸・ベンゼンスルホン酸塩を有効成分としてなる医薬組成物である点
ウ相違点
医薬組成物の有効成分である４－〔４－〔（４－クロロフェニル）（２－ピリジル)メトキシ〕ピペリジノ〕ブタン酸・ベンゼンスルホン酸塩を構成する４－〔４－〔（４－クロロフェニル）（２－ピリジル）メトキシ〕ピペリジノ〕ブタン酸が，本件特許発明１では「実質的に（Ｒ）体を含有しない，（Ｓ）体」であるのに対し，甲２発明では，光学異性についての特定がされていない点
（以下，４－〔４－〔（４－クロロフェニル）（２－ピリジル)メトキシ〕ピペリジノ〕ブタン酸を「本件化合物」という。）第３原告主張の取消事由
審決には，新規性についての判断の誤り（取消事由１）及び進歩性についての判断の誤り（取消事由２）があり，これらの誤りは審決の結論に影響を及ぼすものであるから，審決は違法であり，取り消されるべきである。
１取消事由１（新規性についての判断の誤り）
(1)ラセミ体の開示とその光学異性体の開示について審決は，医薬に用いられる化合物の場合には，ラセミ体が開示されていることをもってそれを構成する光学異性体が開示されているとすることはできないとして，本件特許発明の新規性を肯定しているが，この判断は誤りである。


すなわち，東京高裁平成３年１０月１日判決（平成３年(行ケ)第８号）（以下「東京高裁平成３年判決」という。）は，ラセミ体が公知であればその光学異性体には新規性がない旨判示している。特許庁も，この判決以降，医薬組成物に対しても，ラセミ体の開示をもって（Ｒ）体及び（Ｓ）体の開示があると判断している（例えば，平成３年審判第７７８号（甲７８））。したがって，ラセミ体が開示されていれば，（Ｒ）体及び（Ｓ）体がそれぞれ開示されていると見るべきであり，その光学異性体に新規性は認められない。特に本件化合物については，光学異性体の存在が甲２公報に明記されているのであるから，（Ｓ）体を対象とする本件特許発明が新規性を欠くことは明らかである。
このことは，特許庁の運用指針「物質特許制度及び多項制に関する運用基準」（昭和５０年１０月特許庁策定）（甲７２。以下「運用指針」という。）に照らしても明らかである。すなわち，運用指針には，「立体異性体の存在が自明でない化学物質の発明と，その立体異性体の発明とは，原則として別発明とする。（なお，ここでいう自明とは単純な光学異性体のように，不整炭素原子の存在により，その光学異性体の存在が明らかである場合をいう。）」（特－１３頁）との規定がある。この規定は，光学異性体の存在が明らかであればラセミ体の発明と立体異性体の発明とを同一発明として取り扱うことを説明したものである。本件化合物（ラセミ体）は，この規定でいう「不整炭素原子の存在により，その光学異性体の存在が明らかである場合」に当たり，（Ｓ）体の本件化合物の存在は自明であるから，（Ｓ）体の本件化合物は甲２発明に包含されている。したがって，（Ｓ）体を対象とする本件特許発明が新規性を欠くことは明らかである。(2)甲８の実験報告書記載の方法（以下「甲８記載の方法」という。）が自明
であることについて
審決は，本件化合物を光学分割する方法として甲８記載の方法が当業者にとって自明であったとはいえないと判断しているが，この判断は誤りである。本件特許の優先日当時，甲８記載の方法で使用されたカラムを使用して実際に分割に成功した例は多数存在している（甲２５，３５）から，本件化合物を光学分割する方法として甲８記載の方法は当業者にとって自明であったというべきである。したがって，甲２公報には，甲８記載の方法で本件化合物を光学分割する方法が記載されているに等しいというべきである。(3)延長登録と本件特許発明の新規性との関係について被告らは，（Ｓ）体である本件化合物のベンゼンスルホン酸塩を含む医薬が受けた製造承認に基づいて，甲２公報に係る特許権の存続期間の延長登録を受けており，（Ｓ）体である本件化合物のベンゼンスルホン酸塩が甲２発明に含まれることを自認している。この点について，審決は，延長登録を受けるためには，当該処分を受けたものに係る発明が特許発明の特許請求の範囲の技術的範囲に包含されていればよく，当該処分に係る発明が明細書等に個別具体的に記載された発明であることは必要ではないという。しかし，特許請求の範囲に属するのであれば，その発明は明細書に開示されているはずであり，開示がないのであれば，その特許は特許法３６条の無効理由を有することになる。したがって，甲２公報の特許請求の範囲に属することを理由として延長登録が認められている以上，甲２公報に（Ｓ）体の本件化合物のベンゼンスルホン酸塩が開示されていることは否定できないというべきである。甲２公報に開示がないとして本件特許発明の新規性を認め，一方で，甲２発明に開示があるから延長が認められるとする審決の判断は不当である。甲２公報には，（Ｓ）体の本件化合物をも発明の対象として含む旨の明示的な開示があり，かつ，ベンゼンスルホン酸塩についても開示されているのに，甲２公報に係る特許に続いて，本件特許によってさらに同じ物質の保護を認めることは，法の予定しないものである。
２取消事由２（進歩性についての判断の誤り）
(1)ジアステレオマー法について
審決は，本件化合物の光学分割を行う際に，当業者はジアステレオマー法を最初に検討し，ジアステレオマー法によって分割できなかった場合には，同じ原理に基づくＨＰＬＣ法を用いても分割は困難であると予想すると判断しているが，この判断は誤りである。
審決が判断の根拠とした平成元年発行の「季刊化学総説」Ｎｏ．６「光学異性体の分離」と題する刊行物（甲５４。以下「甲５４刊行物」という。）の記載は，ジアステレオマー法と他の分離方法を具体的に比較したものではない。また，甲５４刊行物は本件特許の優先日よりも７年も前の文献であるところ，本件特許の優先日に近い平成７年１０月５日発行の「分離技術」第２５巻第５号（甲７５の１。以下「甲７５の１刊行物」という。）には，ＨＰＬＣ法が新薬開発における最適の方法である旨が記載されている。さらに，甲７６の見解書にも，優先日当時の当業者がラセミ体の分割を行う際に最初に検討するのはクロマトグラフィー法であることが記載されている。
(2)移動相について
審決は，本件化合物のような両性化合物をＨＰＬＣ法により光学分割する際に，ヘキサン／イソプロパノール／トリフルオロ酢酸（０．１％）を含む移動相を選択することは当業者が容易に想到できるとはいえないと判断しているが，この判断は誤りである。
甲８記載の方法で使用したＣＨＩＲＡＬＰＡＫＡＤでの取扱説明書（甲７３の２。１９９５年（平成７年）９月から１９９６年（平成８年）２月末までの期間に購入したＣＨＩＲＡＬＰＡＫＡＤに付属されていたもの（甲７３の１））には，ヘキサン／２－プロパノールから成る移動相に添加する物質として，ジエチルアミン，トリフルオロ酢酸及び酢酸の３種類しか記載されておらず，酸性と塩基性の両方の官能基を有する化合物について，この３種類の添加剤を用いて光学分割を試みることは，当業者であれば通常行うことである。
(3)固定相について
本件化合物をＨＰＬＣ法により光学分割する際には，キラル固定相としてＣＨＩＲＡＬＣＥＬＯＤやＣＨＩＲＡＬＰＡＫＡＤを採用することは当業者が最初に検討することといえるとした審決の判断に誤りはない。
(4)本件特許発明の効果について


ア審決は，本件明細書には，（Ｓ）体が（Ｒ）体よりも優れていることを示す薬理試験結果が記載されているので，（Ｓ）体である場合とラセミ体である場合の医薬組成物としての効果上の違いを理解し得ると判断しているが，この判断は誤りである。
本件明細書に記載されているのは，（Ｓ）－（（Ｓ）ブタン酸エチルのフマル酸塩）と（Ｒ）－エステル（（Ｒ）－ブタン酸エチルのフマル酸塩）の薬理効果を比較したデータであり，エステル化されていない本件化合物の（Ｓ）体や（Ｒ）体はもちろん，ラセミ体との効果上の違いは何ら理解できない。
イラセミ体ではそれを構成する２種の光学異性体のうち一方のみが所望の生物活性を有している場合が大変多く（甲７１），（Ｒ）体－エステルが（Ｓ）体－エステルより効果があるといっても，それは光学異性体間でごく普通に認められることである。
ウ本件化合物の（Ｒ）体が全く薬効を示さないことは，国立医薬品食品衛生研究所長の審査報告書（甲２２）で明らかにされており，（Ｒ）体は一般症状及び循環器系にも影響を与えないことが記載されているから，ラセミ体と比較しても本件化合物の（Ｓ）体は２倍程度の効果しか示さないこととなり，本件特許発明の進歩性を基礎づけるような顕著な効果は認められない。
第４被告らの反論
１取消事由１（新規性についての判断の誤り）に対し(1)本件特許発明１と甲２発明の相違点は，より正確には，①本件特許発明１では（Ｓ）体の本件化合物を用いるのに対し，甲２発明ではこの点につき特定がないこと（相違点①）のみならず，②本件特許発明１では，（Ｓ）体の本件化合物をベンゼンスルホン酸塩とするが，甲２公報にはこの点につき記載がないこと（相違点②）の２点となる。
相違点①については，甲２公報に記載された本件化合物のラセミ体から甲８，甲１５及び甲４１の各実験報告書に記載された分取方法・条件を用いて（Ｓ）体を分取することは本件特許発明の優先日当時知られていない。相違点②については，甲２公報には，本件特許発明に係る「（Ｓ）体」の本件化合物の「ベンゼンスルホン酸塩」について開示がない。したがって，本件特許発明には新規性が認められる。
(2)原告は，東京高裁平成３年判決及び運用指針を根拠に，ラセミ体の開示をもって（Ｒ）体及び（Ｓ）体の開示があると見るべきであるとして，本件特許発明に新規性は認められないと主張する。
しかし，東京高裁平成３年判決は，殺虫剤の中間体というそのままでは何の活性もない「物」に関してなされた判決であるのに対し，本件特許発明は「医薬の有効成分として用いられる化合物」に関する発明であるから，上記判決の射程は本件特許発明には及ばない。
また，運用指針に係る原告の主張は，「（なお，ここでいう自明とは・・・をいう。）」との記載を利用して，「立体異性体の存在が自明でない化学物質の発明と，その立体異性体とは，原則として別発明とする。」との部分を反対解釈したものと考えられるが，上記括弧書きは，「自明」の文言を定義しているにすぎず，上記のような反対解釈の根拠となるものではない。そもそも，運用指針は，平成５年の審査基準の改定によってもはや運用指針として用いられることはなく，審決でも採用されていない。(3)原告は，甲２公報に係る特許権の存続期間の延長登録と本件特許発明の特許性との関係について主張するが，甲２公報に係る特許権の延長登録の無効理由を論じても意味がない上，甲２公報に係る特許権の存続期間の延長登録と，本件特許発明の特許性とは全く別の問題である。
すなわち，特許権の延長登録を受けるためには「その特許発明の実施」ができなかった期間があることが必要である（特許法６７条２項，６７条の３第１項１号）。そして，甲２公報に係る特許権は，その特許請求の範囲にタリオン錠の有効成分であるベシル酸ベポタスチンが含まれており，この部分については，タリオン錠についての薬事法上の承認が得られるまで特許発明の実施ができなかったから，特許庁は存続期間の延長登録を認めたのである。この点につき，審決は，「・・・特許法６７条の３で規定される延長登録を得るための要件（特許発明の実施に当該処分が必要であったこと）は，当該処分を受けたものにかかる発明が，特許発明の特許請求の範囲の技術的範囲に包含されていることが必要とされるのであって・・・」（２２頁）との認定をしており，これは特許法６７条の３の規定に従った正当な判断であるから，甲２公報に係る特許権の延長登録には何ら問題がない。他方，本件特許発明は，甲２発明と対比して，（Ｓ）体の本件化合物を選択した上で（相違点①），（Ｓ）体の本件化合物の酸付加塩としてベンゼンスルホン酸塩を選択（相違点②）することにより，結晶性がよく吸湿性がなく，性状・安定性に優れ，かつ薬理効果にも優れる顕著な効果が奏されるものであるから，本件特許の有効性は揺るぎないものであり，これを維持することが法の予定するところである。
２取消事由２（進歩性についての判断の誤り）に対し
(1)ジアステレオマー法について
原告は，ジアステレオマー法が最初に用いられる方法であるとした審決の認定は誤りであると主張する。しかし，原告がその主張の根拠とする甲７５の１刊行物には，原告の主張に必ずしも合致しない記載も存在しており（３７６頁左欄１７行～２０行，３７７頁左欄１９行～２０行），原告の主張を根拠付けるものではない。
本件特許の優先日当時，ラセミ体の本件化合物から（Ｓ）体を分取しようとする場合，当業者にとってなじみのある方法は，ジアステレオマー法であった（甲５４）。ＨＰＬＣ法を選択した場合，分取のためのカラムの種類が少なくかつ高価であり，特定の専門業者に委託して行う必要があったため（乙２），こうした事情からも，当業者においてＨＰＬＣ法による分取は簡単には選択できる方法ではなかった。
(2)移動相について
原告は，本件化合物のような両性化合物をＨＰＬＣ法により光学分割する際に，ヘキサン／イソプロパノール／トリフルオロ酢酸（０．１％）を含む移動相を選択することを当業者が容易に想到できるとはいえないとした審決の判断は誤りであると主張する。しかし，以下のとおり，審決の判断に誤りはない。


アトリフルオロ酢酸を添加するのは，試料がカルボキシル基等の酸性基のみを有する化合物，すなわち，酸性物質である場合に限られる。イ移動相には，分離された成分の回収が容易であることが必要とされる（乙５）ところ，トリフルオロ酢酸を添加して取得した分離成分にはトリフルオロ酢酸が不純物として０．９％残存することが判明した（甲６５）ので，移動相にトリフルオロ酢酸を添加することは当業者の技術常識を無視してなされたものである。
ウ甲８記載の方法では試料の調製で本件化合物をエタノールに溶解させているところ，移動相以外の溶媒を用いる場合には，カラム中での試料の沈殿によるトラブル発生を防止するために，移動相よりも溶解性の小さい溶媒を用いる必要があるとされており（乙６），移動相より試料の溶解性の高い溶媒は使用しないことが技術常識であったことから，本件化合物をエタノールに溶解させることは当業者にとって容易に想到できるものではない。
エエタノールを選択するためには，本件化合物が甲８記載の方法の移動相に溶けにくいことを確認し，かつ，本件化合物を溶解する溶媒として，種々のものの中からエタノールが最適であることを見出す必要があるところ，これは，エタノールの選択が当業者の高度な創作能力の発揮の結果なされたことを明確に示すものである。
(3)固定相について
審決は，本件化合物をＨＰＬＣ法により光学分割する際には，キラル固定相としてＣＨＩＲＡＬＣＥＬＯＤやＣＨＩＲＡＬＰＡＫＡＤを採用することは当業者が最初に検討することといえると判断しているが，以下のとおり，この判断は誤りである。
ア本件特許の優先日当時，オールマイティーな固定相は存在せず，経験に頼りつつ試行錯誤しながらキラル固定相が決定されていたので，キラル固定相の選択は，当業者にとって容易ではなかった。また，高分子系キラル固定相による分離機構の解明は，ようやく端緒についたところにあり，高分子系キラル固定相の不斉識別機能を事前に予測することは困難である。さらに，平成５年当時に市販されていた高分子系キラル固定相は６種に分類され，ＣＨＩＲＡＬＣＥＬＯＤ及びＣＨＩＲＡＬＰＡＫＡＤは，この中で多糖誘導体固定相に分類されるものの一部にすぎなかったことから，本件化合物から（Ｓ）体を分離する場合に，市販されている高分子キラル固定相から多糖誘導体固定相を選択し，更にその中からＣＨＩＲＡＬＰＡＫＡＤ又はＣＨＩＲＡＬＣＥＬＯＤを選択するためには，当業者は，相当の試行錯誤を強いられることになる。平成７年３月１５日発行の「化学便覧応用化学編第５版」（甲６。以下「甲６刊行物」という。）及び平成５年３月２５日発行の「分離精製技術ハンドブック」（甲２５（甲６３と同じ）。以下「甲２５刊行物」という。）に記載されている分割能（率）については，膨大な化学物質が存在する中で，そのうちのほんの一部にすぎない限られた５００種類程度の化学物質における結果の数字であるにすぎず，ＣＨＩＲＡＬＣＥＬＯＤ及びＣＨＩＲＡＬＰＡＫＡＤを用いるとすべての化合物を上記の割合で分離することができることを示しているものではない。
イ両性イオン化合物であるアミノ酸は，ＣＨＩＲＡＬＣＥＬ   ＯＤ又はＣＨＩＲＡＬＰＡＫＡＤが含まれるＴｙｐｅⅡのキラル固定相では光学分割ができないことが「高速液体クロマトグラフィーハンドブック改訂２版」（甲６４。以下「甲６４刊行物」という。）に報告されているので，本件特許の優先日当時，ＣＨＩＲＡＬＣＥＬＯＤ又はＣＨＩＲＡＬＰＡＫＡＤでは，分子中に酸性基であるカルボキシル基と塩基性基であるピペリジル基及びピリジル基とを有する両性イオン化合物である本件化合物を分割することはできなかったと考えるのが自然である。ウ両性イオン化合物は，順相系カラムの移動相（有機溶媒系移動相）に対する溶解度が低いため，順相系カラムにかけられない場合が多い（乙２）から，そもそも本件化合物のような両性イオン化合物を光学分割する場合に順相系のカラムを用いることは一般的ではない。
(4)本件特許発明の効果について
原告は，本件特許発明の効果についての審決の判断に誤りがある旨主張する。しかし，本件特許発明の薬理効果については，審決が「・・・上記の試験結果から，定性的には，その有効成分のベジル酸塩を構成する本件化合物が（Ｓ）体である場合とラセミ体である場合の医薬組成物としての効果上の違いを理解し得ると解される。」と認定しているとおりであり，審決の判断に誤りはない。
第５当裁判所の判断
当裁判所は，原告主張の取消事由はいずれも理由がないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
１取消事由１（新規性についての判断の誤り）について
(1)本件特許発明について
ア本件明細書の記載
本件明細書には，以下の記載がある（甲１）。
(ｱ)「発明の属する技術分野」の項
「本発明は，抗ヒスタミン活性及び抗アレルギー活性が優れている（Ｓ）－４－〔４－〔（４－クロロフェニル）(２－ピリジル)メトキシ〕ピペリジノ〕ブタン酸のベンゼンスルホン酸塩及びその製造法に関し，該酸付加塩は吸湿性が少なく，物理化学的安定性に優れているので，医薬品として特に適した化合物である。また，本発明は，これらを有効成分としてなる医薬組成物に関する。」（【０００１】）
(ｲ)「従来の技術」の項
「特開平２－２５４６５号公報に記載された，式（Ⅱ）
【化２】


（式中，Ａは低級アルキル基，ヒドロキシル基，低級アルコキシ基，アミノ基，低級アルキルアミノ基，フェニル基，又は低級アルキル置換フェニル基を表す）で示されるピペリジン誘導体又はその塩は，従来の抗ヒスタミン剤の場合にしばしば見られる中枢神経に対する刺激又は抑圧といった二次的効果が最小限に抑えられるという特徴を有しており，蕁麻疹，湿疹，皮膚炎等のアレルギー性皮膚疾患，アレルギー性鼻炎，感冒等の上気道炎によるくしゃみ，鼻汁，咳嗽，気管支喘息の治療，処理における医薬品として期待されている。しかしながら，このピペリジン誘導体は１個の不斉炭素を有しているものの，光学活性体を単離する本法は，現在まで知られていなかった。」（【０００２】～【０００４】）
(ｳ)「発明が解決しようとする課題」の項
「一般に光学異性体間で薬理活性や安全性が異なり，更に代謝速度，蛋白結合率にも差が生じることが知られている（ファルマシア，２５（４），３１１－３３６，１９８９）。したがって，医薬品とするには薬理学的に好ましい光学異性体を高光学純度で提供する必要がある。また該光学異性体の医薬品としての高度な品質を確保するために，物理化学的安定性に優れた性質を有することが望まれる。」（【０００５】）
(ｴ)「課題を解決するための手段」の項
「本発明者等は，この課題解決のため鋭意研究を重ねた結果，上記式（Ⅰ）で示される光学活性な（Ｓ）－４－〔４－〔（４－クロロフェニル）（２－ピリジル）メトキシ〕ピペリジノ〕ブタン酸のベンゼンスルホン酸塩及び安息香酸塩が医薬品として好ましい優れた安定性を有することを見い出し，本発明を完成するに至った。」（【０００６】）
(ｵ)「発明の実施の形態」の項
ａ   「〔薬理試験〕
次の光学活性ピペリジン誘導体エステルの（Ｓ）－エステル及び（Ｒ）－エステルを用いて，光学異性体による薬理作用の差を試験した。
（Ｓ）－エステル：（Ｓ）－４－〔４－〔（４－クロロフェニル）（２－ピリジル）メトキシ〕ピペリジノ〕ブタン酸エチルフマル酸塩
（参考例３で調製）
（Ｒ）－エステル：（Ｒ）－４－〔４－〔（４－クロロフェニル）（２－ピリジル）メトキシ〕ピペリジノ〕ブタン酸酸エチルフマル酸
塩（参考例４で調製）
ヒスタミンショック死抑制作用
…モルモットを使用し，…ヒスタミンショック死抑制作用を試験した。実験動物を一夜（約１４ｈ）絶食させた後，試験物質５ml/kgを経口投与した。試験物質投与２時間後に，ヒスタミン塩酸塩１．２５mg/kgを静脈投与して，ヒスタミンショックを誘発させた。誘発後，実験動物の症状観察及びヒスタミンショックの発現時間を測定し，呼吸停止又は回復まで観察した。試験結果を表１に示す。
【表１】
７日間homologousＰＣＡ反応抑制作用
…モルモットを使用し，…ＰＣＡ反応抑制作用を試験した。前日に剪毛したモルモットの背部の正中線をはさんで左右２点に，生理食塩水で３２倍希釈したモルモット抗ＢＰＯ・ＢＧＧ－ＩｇＥ血清を０．０５ml皮内投与した。
７日後に抗原としてbenzylpenicilloylbovineserum   albumin（ＢＰＯ・ＢＳＡ）５００μｇを含む１％EvansBlue生理食塩水１mlを静脈内投与してＰＣＡ反応を惹起させた。その３０分後に放血し，皮膚を剥離して漏出した色素量を…測定した。実験動物は一夜（約１６ｈ）絶食させ，試験物質は抗原投与の２時間前に経口投与した。試験結果を表２に示す。
【表２】
表１の試験結果から，（Ｓ）－エステル及び（Ｒ）－エステルは共に用量依存的な抑制作用を示し，用量反応曲線より求めた（Ｓ）－エ
ステル及び（Ｒ）－エステルのＥＤ
５０値は，各々０．０２３mg/kg，
１．０mg/kgであり，（Ｓ）－エステルは（Ｒ）－エステルより約４３倍強い活性を示した。また，表２に示すＰＣＡ反応抑制試験でも（Ｓ）－エステル及び（Ｒ）－エステルは共に用量依存的に反応を抑制した。この試験における最大抑制率は約７０％程度と推察され，その５０％（すなわち，３５％）抑制する投与量で比較すると，（Ｓ）－エステルは（Ｒ）－エステルより約１００倍以上強い作用を示した。これらのことから，光学異性体間で明らかな薬理作用の差が認められ，（Ｓ）－エステルの方が（Ｒ）－エステルより優れていることが確認された。」（【００３０】～【００３５】）
ｂ「しかしながら，上記（Ｓ）－エステルは後記安定性試験結果（表４）に示すように吸湿性であり，また（Ｓ）－エスエルの代謝物である式（Ｉ）の（Ｓ）－ピペリジン誘導体は，（Ｓ）－エステルと同等の薬理作用を示すが，それ自体は極めて結晶性の悪い化合物で，通常は飴状物として得られ，医薬品として高度な品質を確保，維持することは困難であった。
そこで式（Ⅰ）の（Ｓ）－ピペリジン誘導体の種々の酸付加塩について，次の方法で結晶化を検討した。
〔実験例１〕
式（Ⅰ）の（Ｓ）－ピペリジン誘導体を有機溶媒に溶解し，表３に示す酸を加えて均一にした後，放置した。析出物が得られない場合には，溶媒を留去した後，難溶性の溶媒を加えて再び放置した。酸付加塩が油状，飴状の場合を除き，得られた固形物を濾取して減圧乾燥した。得られた各種酸付加塩の性状は表３に示すように，多くは油状物又は吸湿性の結晶であった。
【表３】
しかしながら，式（Ⅰ）の（Ｓ）－ピペリジン誘導体のベンゼンスルホン酸塩及び安息香酸塩は吸湿性でない結晶として得られた。」（【００３６】～【００３９】）
ｃ「〔安定性試験〕
ベンゼンスルホン酸塩：（Ｓ）－４－〔４－〔（４－クロロフェニル）（２－ピリジル）メトキシ〕ピペリジノ〕ブタン酸一ベンゼ
ンスルホン酸塩（実施例１で調製）
安息香酸塩：（Ｓ）－４－〔４－〔（４－クロロフェニル）（２－ピリジル）メトキシ〕ピペリジノ〕ブタン酸一安息香酸塩（実施例２で調製）


上記各化合物を粉砕後，５００μｍ篩を通過させたものを試験試料とした。各試料をガラスシャーレに分割して入れ，４０℃，７５％湿度にて保存し，１ヵ月後に取り出して，含有類縁物質量及びラセミ化による（Ｒ）－体含有量を測定して，試験開始時の含有量と比較した。
……
【表４】
表４の試験結果から，（Ｓ）－エステルは分解により類縁物質の増加が顕著に認められ，しかも（Ｒ）体量の増加に伴い光学純度が低下することが明らかになった。したがって，物理化学的に不安定な化合物であり，医薬品として長期間高度な品質を確保できるとは言い難い。一方，ベンゼンスルホン酸塩及び安息香酸塩は，類縁物質及び（Ｒ）体量の顕著な増加は認められず，吸湿性も少ないことが確認された。したがって，これらは光学活性体として物理化学的な安定性を有する化合物である。
以上のように，（Ｓ）－ピペリジン誘導体（Ⅰ）のベンゼンスルホン酸塩及び安息香酸塩は，抗ヒスタミン活性及び抗アレルギー活性を有するより優れた光学活性体であり，生体内で活性本体として作用し，また物理化学的に優れた安定性を示すことから，医薬品として適した性質を有するものである。」（【００４０】～【００４８】）
イ本件特許発明の概要
上記アの本件明細書の記載によれば，本件特許発明は，概要次のとおりのものであることが認められる。
一般に光学異性体間で薬理活性や安全性が異なり，更に代謝速度，蛋白結合率にも差が生じることが知られていることから，医薬品には薬理学的に好ましい光学異性体を提供する必要があるところ，本件特許発明は，モルモットを使用した，ヒスタミンショック死抑制作用試験及びhomologousＰＣＡ反応抑制作用試験で，（Ｓ）-エステルが（Ｒ）-エステルより優れた活性を有することから，絶対配置が（Ｓ)体である本件化合物は，生体内で抗ヒスタミン活性及び抗アレルギー活性の本体として作用する優れた光学異性体であることを見出したというものである。
また，医薬品は，高度な品質を確保するために物理化学的安定性に優れた性質を有することが望まれるところ，本件特許発明は，絶対配置が（Ｓ）体である本件化合物の様々な酸付加塩で多くのものは，油状物であるか，吸湿性の結晶であったが，ベンゼンスルホン酸塩は吸湿性の少ない結晶として得られ，かつ，保存安定性に優れることから，医薬品として特に適した化合物であることを見出したというものである。
(2)甲２公報について
ア甲２公報の記載
甲２公報のうち，特許法１７条の２の規定による補正の掲載には，以下の記載がある（甲２）。
(ｱ)   「特許請求の範囲」の項
ａ   「(1)一般式［Ⅰ］：
［式中，Ａｒ
ｌ及びＡｒ
２は，いずれか一方がピリジル基であり，他
の一方がフェニル基又はハロゲン置換フェニル基を表し；Ａは炭素数２～６の直鎖状のアルキレン基又はアルケニレン基を表し；Ｂは低級アルキル基，ヒドロキシ基，低級アルコキシ基，アミノ基，低級アルキルアミノ基，フェニル基又は低級アルキル置換フェニル基を表す］で示される化合物，及びその医薬的に許容される酸付加塩。」（１頁）
ｂ「(5)    請求項１記載の化合物またはその医薬的に許容される酸付加塩を有効成分とする抗ヒスタミン剤。」（２頁）
(ｲ)「産業上の利用分野」の項
「本発明は，新規なピペリジン誘導体，その製造方法並びにそれを含む抗ヒスタミン剤に関する。」（２頁左下欄下から７～５行）
(ｳ)「従来の技術」の項
「現在までに，薬理活性成分として有用なピペリジン誘導体が数多く見出されている。ピペリジン環を有する抗ヒスタミン剤を開示するものとしては，特開昭６０－９４９６２号公報及び特開昭６１－１９４０６８号公報がある」（２頁左下欄下から３行～右下欄２行）
(ｴ)「発明が解決しようとする課題」の項
「従来の抗ヒスタミン剤の多くは中枢神経系に作用して鎮静（眠気）をもたらすものであるが，本発明者らは，有効な薬理活性を有する新規なピペリジン誘導体を合成すべく鋭意研究を重ねた結果，本発明の新規なピペリジン誘導体，その医薬的に許容される酸付加塩が，有用な薬理学的性質，特に強い抗ヒスタミン活性及び抗アレルギー活性を有し，しかも中枢神経抑制剤であるチオペンタールによる眠気を増強する作用が少ないことを見い出し，本発明を完成するに至った。」（２頁右下欄４～１３行）
(ｵ)「課題を解決するための手段」の項
ａ「本発明の新規ピペリジン誘導体は，一般式［Ⅰ］：
［式中，Ａｒ
ｌ及びＡｒ
２は，いずれか一方がピリジル基であり，他
の一方がフェニル基又はハロゲン置換フェニル基を表し；Ａは炭素数２～６の直鎖状のアルキレン基又はアルケニレン基を表し；Ｂは低級アルキル基，ヒドロキシ基，低級アルコキシ基，アミノ基，低級アルキルアミノ基，フェニル基又は低級アルキル置換フェニル基を表す］で示される化合物及びその医薬的に許容される酸付加塩である。」
（２頁右下欄１６行～３頁左上欄下から７行）
ｂ「次に本発明の代表的化合物の一例を列挙するが，本発明がこれらの化合物に限定されることがないことはいうまでもない。
……
・４－〔４－〔（４－クロロフェニル）（２－ピリジル）メトキシ〕－１－ピペリジル〕ブタン酸及びそのベンゼンスルホン酸塩」（３頁左下欄１０行～右下欄１行）
ｃ「本発明の化合物（Ⅰ）においてＡｒｌとＡｒ２が結合する炭素は不斉炭素であり，立体異性体が存在するが，その各々及びそれらの混合物のいずれも本発明に包含される。」（４頁左上欄１３～１６行）ｄ「また，本発明化合物［Ⅰ］に，適当な酸を作用させることによって，非毒性の，薬理的に有効な酸付加塩にすることができる。この場合，適当な酸の例としては，例えば塩化水素酸，臭化水素酸などのハロゲン化水素酸類；硫酸，硝酸，リン酸などの無機酸類；酢酸，プロピオン酸，ヒドロキシ酢酸，2-ヒドロキシプロピオン酸，ピルビン酸，マロン酸，コハク酸，マレイン酸，フマル酸，ジヒドロキシフマル酸，シュウ酸，安息香酸，桂皮酸，サリチル酸，メタンスルホン酸，エタンスルホン酸，ベンゼンスルホン酸，p-トルエンスルホン酸，シクロヘキシルスルファミン酸，4-アミノサリチル酸などの有機酸などが挙げられる。」（５頁右下欄３～１６行）


ｅ「本発明に属する次の代表的な化合物についての薬理試験結果を以下に示す。
……
化合物Ｃ
４－〔４－〔（４－クロロフェニル）（２－ピリジル）メトキ
シ〕－１－ピペリジル〕ブタン酸（実施例４で調製）
……
薬理試験
ヒスタミンショック死保護作用
…試験結果を表１に示す。」（６頁右上欄７行～右下欄８行）ｆ７頁右上欄の表１には，化合物Ｃの１mg/kg経口投与におけるヒスタミンショック死抑制率が１００％であったことが記載されている。
ｇ「実施例２
実施例１で得られた３－〔４－〔（４－クロロフェニル）（２－ピリジル）メトキシ〕－１－ピペリジル〕プロピオン酸エチル１．００ｇ（２．４８ミリモル）を５０重量％水酸化ナトリウム水溶液１ｍｌとエタノール８ｍｌの混合溶液に溶解させた後，２時間室温で撹拌した。次いで，反応混合物を減圧下で濃縮し，希塩酸で中和した後，クロロホルムで抽出した。クロロホルム層を…乾燥した後濃縮し，３－〔４－〔（４－クロロフェニル）（２－ピリジル）メトキシ〕－１－ピペリジル〕プロピオン酸０．８６ｇ（９２％）を得た。
……
実施例３
ａ）４－〔（４－クロロフェニル）（２－ピリジル）メトキシ〕ピペリジン４．９８ｇ（１６．４５ミリモル）及び４－ブロモブタン酸エチル３．８５ｇ（１９．７４ミリモル）をアセトン３５ｍｌに溶解させた後，この混合液に炭酸カリウム２．７３ｇ（１９．７５ミリモル）を加えて，４時間加熱還流撹拌した。…単離した目的化合物の画分を減圧下で濃縮し，油状物の４－〔４－〔(４－クロロフェニル)（２－ピリジル）メトキシ〕－１－ピペリジル〕ブタン酸エチル６．２６ｇ（９１％）を得た。
……
実施例４
実施例３で得られた４－〔４－〔（４－クロロフェニル）（２－ピリジル）メトキシ〕－１－ピペリジル〕ブタン酸エチルを用いて，実施例２と同様の方法で４－〔４－〔（４－クロロフェニル）（２－ピリジル）メトキシ〕－１－ピペリジル〕ブタン酸を得た。…
１Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：
δ（ｐｐｍ）＝１．８４～１．９８（６Ｈ，ｂ，ｍ），２．５８（２Ｈ，ｔ），２．７３（４Ｈ，ｂ，ｍ），２．９２（２Ｈ，ｂ），３．６８（ｌＨ，ｍ），７．１７～７．２２（７Ｈ，ｍ），８．５１（１Ｈ，ｍ），１１．３１（１Ｈ，ｂ）」（８頁左上欄２０行～９頁左上欄１５行）
イ甲２公報の概要
前記ア(ｵ)ｇの実施例４の記載によれば，甲２公報には，本件化合物が記載されているということができる。また，前記ア(ｵ)ｅ及びｆの記載によれば，本件化合物が抗ヒスタミン活性を有するということができる。
(3)本件特許の優先日当時の技術常識について
ア刊行物の記載
(ｱ)昭和６２年１０月１日発行の「月刊薬事」Ｖｏｌ．２９，Ｎｏ．１
０（甲４）
「生体（酵素や受容体）はこれらの光学異性体を識別する能力を持っており，異性体にはまったく生理活性を持たないもの，弱い同類の生理活性を持つもの，拮抗的な生理活性を持つもの（アンタゴニスト）や別な生理活性を持つものがある。それゆえ，医薬品として用いるときにはラセミ体としてではなく，目的にあったエナンチオマーのみを用いることが好ましいと考えられるが，現状はほとんどがラセミ体として用いられている。…しかし，最近，医薬品としてラセミ体の開発・使用に関して問題が投げかけられてきた。その背景として，最近の薬物分析技術の進歩，とくに高速液体クロマトグラフィーにおけるキラルカラムの開発などにより，光学異性体の分離・定量の技術が進歩し，その結果，合成キラル医薬品の生体内動態，特に代謝に関して異性体間に著しい差があることが明らかになったことがあげられよう。」（２０３９頁左欄７行～右欄３行）
(ｲ)平成元年１０月１０日発行の「季刊化学総説」Ｎｏ．６「光学異性体
の分離」（甲３）
a「１    光学活性体のプレパレーション」という表題の論文「研究の精密化に伴い，医薬品，農薬，食品，飼料，香料などの分野で光学活性体を扱うことの重要性が日ごとに増大していることはいうまでもない。光学活性体が対掌体により生理活性をまったく異にする場合が多いからである。たとえばグルタミン酸の場合，Ｌ体（Ｓ）には旨味があるが，Ｄ体（Ｒ）には旨味はなく，酸味が感じられるだけである。不幸な事件のために有名になってしまったサリドマイド…も，（Ｒ）体は催奇形性をもたないが（Ｓ）体には強い催奇形成があり，ラセミ体を実用に供したことが悲惨な薬害事件…をひき起す原因となった。さらに，対掌体の一方が有効な生物活性を示す場合，もう一方の異性体が単にまったく活性を示さないだけでなく，有効な対掌体に対して競合阻害…をもたらす結果，ラセミ体の生物活性が有効な対掌体に比べ１／２以下に激減してしまう場合があることは，医薬品の開発研究でしばしば体験するところである。…したがって，光学的に純粋な対掌体をいかにして入手（合成または分割）するかは，医薬品のみならず生物活性物質を対象とする研究において，不斉中心をもつ化合物を扱う場合，避けて通ることのできない重要課題である。この目的に対して，発酵法あるいは今日有機合成化学の中で最も研究の活発な分野である不斉合成法により解決の道が見出されれば，それに越したことはないが，ラセミ体を製造（合成）したうえで，それを効果的に光学分割…する手段もまた有効な方法として多用されている。」（２頁３行～下から５行）


ｂ「２    光学活性体の生理活性」という表題の論文「動物はＬ-アミノ酸より成るタンパク質から構成されており，生体内の代謝に関与する酵素もタンパク質である。酵素の基質特異性に基質の光学特異性が大きく寄与するのは，酵素側に存在する不斉性を考えれば容易に『当然のこと』と受けとめることができる。生体内で起る複雑でありながら選択性の高い反応は，酵素による『不斉を含む三次元の分子認識』によるものと考えられる。生理（薬理）活性をもつ物質が生体に摂取され吸収されると，その物質に特異的な親和性をもつ受容体…との結合により生理活性が発現することになるので，基質が不斉中心をもっていれば，その（Ｓ）体と（Ｒ）体とでは生理活性に相違が生ずるのはこれまた自然であろう。医薬品の多くは生体にとって異物…であり，副作用が認められない場合でも，疾病という異常状態から正常状態への復帰に必要な最少限度の用量を（必要期間だけ）投与されるべきである。したがって，医薬品の構造中に不斉中心が存在している薬物は，たとえ一方の光学異性体が生体に対して何らの生理活性を示さないラセミ体であっても，光学分割して目的に適合した対掌体のみを提供すべきであると主張されるようになった。換言すれば，このようなラセミ体は『５０％の不純物を含有する医薬品』とみなすべきであるとの提唱であり，これが共感を呼ぶに至ったのはごく自然のことである。このような考え方が出てきた背景には，１章のはじめに述べたサリドマイドに関する知見が大きく横たわっていたためと思われる。…近年の有機化学の進歩は，従来困難とされていた化合物の不斉合成や光学分割を容易にしつつある。また，分析化学の進歩は，生体内における微量な光学活性薬物の分離分析を可能なものとした。薬物の体内動態が的確に解明される結果，光学活性体の形での開発が刺激され『５０％不純物問題』が力強く後押しされることになった。」（１６頁３行～末行）
(ｳ)平成４年２月１０日発行の「日本化学会誌」ＮＯ．２（甲２６）
ａ「１    はじめに」の項
「１．１光学異性に関する認識の深まり
…二つの光学活性体，そしてラセミ体の三者がいずれも『異なる』化合物であるということは，概念的には古くから知られていた。にもかかわらず，しばしばこれらが同等あるいは代用できるものとして扱われてきた一つの理由は，光学活性体を入手し，またその純度を評価するための手段が未発達であったことと，そのためにことさら，それら三者がいかに『異なる』かということが，実際的な問題として十分に認識されていなかったためであると思われる。この相違の重大さが最初に認識されたのは医薬の分野であろう。サリドマイドの催奇性が，その（Ｓ）-体に基づくものであるというBlaschkeらの研究はよく知られているが，同様の例はかなりの数が知られるようになった。最近報告された例では，…。こうした背景から，近年医薬開発においては，ラセミ体を製剤化する場合にも，それぞれの光学活性体の薬理評価が必要とされ，またラセミ体の製剤化そのものに対する慎重論も高まっている。医農薬などの生理活性物質のみならず，機能性材料にも，強誘電性液晶などのように，光学活性体であることを必要条件とするものが見いだされ，光学活性体にかかわる研究，開発は，科学，技術の広い分野で活発化しつつある。しかし，その展開は光学活性体の製造，分析技術の水準による制約を受けざるを得ず，新たな技術の確立が希求されていた。
１．２液体クロマトグラフィー法による光学異性体分離液体クロマトグラフィー法による光学異性体分離…は，これに答える新技術として注目されていた。」（１３３頁左欄２行～右欄１２行）
ｂ要約の項
「筆者らは，…多糖誘導体が，液体クロマトグラフィー用固定相として，光学異性体を分離する能力を持つことを見いだした。さらにこれらをシリカゲルにコーティングすることにより，高効率液体クロマトグラフィーカラムを開発，現在までに１２品種が上市された。また，多糖誘導体を用いた大型カラムを含む分取システムを確立し，液体クロマトグラフィーによる光学異性体分離が世界で初めて事業化された。」（１３３頁）
(ｴ)平成７年１０月５日発行の甲７５の１刊行物（甲７５の１）
「１．はじめに
近年，医薬，農薬，食品，香料，強誘電性液晶などの各分野において，光学活性化合物に対する関心が著しく高まっており，いろいろな試みや研究・開発が進められている。特に医薬分野においては，光学異性体間で，薬効の強さに差があったり，薬効そのものが異なる例もあり，また，活性体の一方には副作用がないのに他方にはあるという例など，異性体間の相違について，多くの知見が得られており，厚生省からの指導とも相まって，新規合成医薬品の光学活性体化の流れは急であり，現在では必要な光学活性化合物をいかに安価に安定確保するかが大きな課題となっている。
これらの新規光学活性化合物の開発に欠かせない技術として，液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）による光学異性体の分離・分析技術が挙げられる。キラル固定相を分離剤としたキラルカラムによる分析技術は新規光学活性医薬品の開発動向と相まって，ここ１０数年で急速に進歩し，各社から次々と新規のキラル固定相を用いたキラルカラムが上市されており，現在では１００種類以上のカラムが販売されるに至っている。」（３７５頁右欄１行～２０行）
イ上記甲７５の１刊行物の記載によれば，本件特許の優先日（平成８年１２月２６日）における技術常識として，光学異性体の間で生物に対する作用が異なる場合があることが広く知られており，近年の不斉合成や光学分割についての技術の進歩により，光学異性体間で生物に対する作用が異なる化学物質については，これをラセミ体のままで使用するのではなく，光学異性体として使用するようになりつつあったことが認められる。このような本件特許の優先日における技術常識を参酌すれば，ある化学物質の発明について光学異性体の間で生物に対する作用が異なることを見出したことを根拠として特許出願がされた場合，ラセミ体自体は公知であるとしても，それを構成する光学異性体の間で生物に対する作用が異なることを開示した点に新規性を認めるのが相当である。
(4)ラセミ体の開示とその光学異性体の開示に係る原告の主張について原告は，東京高裁平成３年判決及び運用指針を根拠として，ラセミ体が開示されていれば，（Ｒ）体及び（Ｓ）体がそれぞれ開示されていると見るべきであり，特に本件化合物については，光学異性体の存在が甲２公報に明記されているのであるから，（Ｓ）体を対象とする本件特許発明が新規性を欠くことは明らかであると主張する。


しかし，東京高裁平成３年判決は，昭和５３年１月３１日を優先日として特許出願された発明の新規性を否定した審決の取消しを求める審決取消訴訟において，一対の光学異性体から成るラセミ体が刊行物に記載されている場合，その一方を単独の物質として提供する発明の新規性を有するか否かが争われた事案について，光学異性体は，一般に，旋光性の方向以外の物理的化学的性質においては差異がないから，ラセミ体の開示をもって光学異性体が開示されているというべきであるとして上記発明の新規性を否定した判決であり，本件特許の優先日（平成８年１２月２６日）の技術常識を参酌したものでないことは明らかであるから，同判決を本件について適用すべき裁判例ということはできない。
すなわち，先に説示したとおり，本件特許の優先日（平成８年１２月２６日）における技術常識に照らせば，ある化学物質の発明について光学異性体の間で生物に対する作用が異なることを見出したことを根拠として特許出願がされた場合，ラセミ体自体は公知であるとしても，それを構成する光学異性体の間で生物に対する作用が異なることを開示した点に新規性を認めるべきであって，本件特許の優先日における判断として，ラセミ体の開示をもって光学異性体が開示されているとして新規性を否定するのは誤りである。また，運用指針については，確かに，原告の主張する規定（「立体異性体の存在が自明でない化学物質の発明と，その立体異性体の発明とは，原則として別発明とする。（なお，ここでいう自明とは単純な光学異性体のように，不整炭素原子の存在により，その光学異性体の存在が明らかである場合をいう。）」（特－１３頁））があり，この規定は，不斉炭素原子の存在により，その光学異性体の存在が明らかである場合については，立体異性体の存在が自明であるとして，ラセミ体の開示をもって光学異性体の開示があると見るべきである旨を述べているものと見る余地がなくはない。しかし，上記のとおり，本件特許の優先日における技術常識は，昭和５３年当時には未だ技術常識として確立していなかったのであるから，昭和５０年当時にも技術常識として確立していなかったことは明らかである。本件特許発明の新規性の有無については，本件特許の優先日（平成８年１２月２６日）における技術常識に照らして判断すべきであり，運用指針の規定を根拠とするのは誤りである。
したがって，東京高裁平成３年判決及び運用指針を根拠とする原告の上記主張は採用することができない。
(5)甲８記載の方法は自明であるとする原告の主張について原告は，本件特許の優先日当時，甲８記載の方法で使用されたカラムを使用して実際に分割に成功した例は多数存在している（甲２５，３５）として，本件化合物を光学分割する方法として甲８記載の方法は当業者にとって自明であったというべきであり，甲２公報には甲８記載の方法で本件化合物を光学分割する方法が記載されているに等しいと主張する。しかし，甲８記載の方法で使用されたカラムを使用して分割できる物質が多数存在するとしても，当該カラムを使用して本件化合物ないしこれと化学構造が類似した化合物を光学分割できる例が知られていない以上，本件特許の優先日当時において，本件化合物を光学分割する方法として甲８記載の方法は当業者にとって自明であり，甲２公報には甲８記載の方法で本件化合物を光学分割する方法が記載されているに等しいということはできない。したがって，原告の上記主張は理由がない。
(6)   延長登録と本件特許発明の新規性との関係に係る原告の主張についてア原告は，被告らが（Ｓ）体である本件化合物のベンゼンスルホン酸塩を含む医薬が受けた製造承認に基づいて，甲２公報に係る特許権の存続期間の延長登録を受けており，この点について，審決が，延長登録を受けるためには，特許法６７条２項所定の処分を受けたものに係る発明が特許発明の特許請求の範囲の技術的範囲に包含されていればよく，当該処分に係る発明が明細書等に個別具体的に記載された発明であることは必要ではないと述べているが，当該処分を受けたものに係る発明が甲２公報の特許請求の範囲に属することを理由として延長登録が認められている以上，甲２公報に（Ｓ）体の本件化合物のベンゼンスルホン酸塩が開示されていることは否定できないというべきであると主張する。
確かに，当該処分を受けたものに係る発明が特許発明の特許請求の範囲の技術的範囲に包含されているのであれば，その発明は明細書に開示されているはずであり，その発明が明細書に開示されていないのであれば，特許は特許法３６条６項１号の要件を欠くことになるから，その限りにおいて原告の主張は首肯することができる余地もある。
しかし，特許庁における延長登録の実務が審決の述べるようなものであるとすれば，その当否はさておき，甲２公報に係る特許権の存続期間の延長登録が認められているからといって，甲２公報に（Ｓ）体の本件化合物のベンゼンスルホン酸塩が開示されているということにはならない。また，そもそも，本件特許発明の新規性の有無を検討する上で，甲２公報に（Ｓ）体の本件化合物のベンゼンスルホン酸塩が開示されているか否かという点については，本件特許の優先日の技術常識を参酌して判断すべき事柄であり，甲２公報に係る特許権の延長登録が認められたことは，この判断に何ら影響を及ぼすものではない。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。イ原告は，甲２公報には，（Ｓ）体の本件化合物をも発明の対象として含む旨の明示的な開示があり，かつ，ベンゼンスルホン酸塩についても開示されているのに，甲２公報に係る特許に続いて，本件特許によってさらに同じ物質の保護を認めることは，法の予定しないものであるとも主張する。しかし，本件特許発明の新規性の有無を検討する上で，甲２公報に（Ｓ）体の本件化合物のベンゼンスルホン酸塩が開示されているといえないことは，既に説示したとおりである。原告の主張は前提を欠き，失当である。
(7)小括
よって，原告主張の取消事由１は理由がない。
２取消事由２（進歩性についての判断の誤り）について
(1)ジアステレオマー法について
原告は，本件化合物の光学分割を行う際に当業者はジアステレオマー法を最初に検討するとした審決の判断は誤りであると主張する。当裁判所は，以下の刊行物の記載から認められる本件特許の優先日の技術常識に照らすと，原告の主張は理由があるものと判断する。
ア刊行物の記載


(ｱ)平成元年発行の甲５４刊行物（甲５４）に掲載の「ジアステレオマー法」と題する論文には，「光学分割しようとするラセミ体をジアステレオマー誘導体に導き，結晶化技術を用いて光学活性体を得ようとするいわゆるジアステレオマー法は，古くから最も一般的に行われてきた方法である。そして，この方法は適用範囲も広く，光学活性体の確実な取得方法として，いまなお多くの試みがなされている。ジアステレオマー誘導体に導くための光学分割剤の選択や分別結晶に用いる溶媒の選択については，現在においても試行錯誤的なところがあるが，いままでの研究の積み重ねにより，かなりの成功率で光学異性体を分離できるようになってきた。したがってこの方法は，ラセミ体から光学活性体を得る方法として，まず最初に試みてみる価値のある方法だと思われる。」（４５頁３～１０行）との記載がある。
上記記載によれば，平成元年当時の技術常識として，本件化合物の光学分割を行う際に，当業者はジアステレオマー法をまず最初に検討するものであったことが認められる。
(ｲ)甲５４刊行物掲載の「光学活性体のプレパレーション」と題する論文には，ラセミ体を光学活性体に分割する方法を４つに分類して，①結晶化法の一つとしてジアステレオマー法を挙げ，その他に②クロマトグラフィーを用いる方法，③酵素を用いる方法，④包接化合物法があることが記載されており（３頁図１の下），また，②のクロマトグラフィーを用いる方法について，「この領域での飛躍的進歩は，ＨＰＬＣ（高性能液体クロマトグラフィー）の進歩に伴ってもたらされた。分子の立体構造に対して大きな識別力をもつ効率のよいカラムが開発され，分割能と同時に量的処理能力が向上したからである。…これらの詳細はⅤ部で詳述されるが，クロマトグラフィー法は技術的な改善だけでなく，分子間の会合状態の理論的進歩と相補的に関係しながらますます発展し，今後光学分割法の柱となっていくものと思われる。」（９頁化学反応式の下６行～末行）との記載がある。
上記記載によれば，ＨＰＬＣで使用する優れたカラムが開発されたことにより，甲５４刊行物が発行された平成元年当時においても，クロマトグラフィーを用いる光学分割が飛躍的に進歩しており，当業者は，将来はクロマトグラフィーを用いる光学分割が光学分割法の柱となる可能性があると認識していたことが認められる。
(ｳ)平成７年１０月５日発行の甲７５の１刊行物（甲７５の１）には，「新規光学活性化合物の開発に欠かせない技術として，液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）による光学異性体の分離・分析技術が挙げられる。キラル固定相を分離剤としたキラルカラムによる分析技術は新規光学活性医薬品の開発動向と相まって，ここ１０数年で急速に進歩し，各社から次々と新規のキラル固定相を用いたキラルカラムが上市されており，現在では１００種類以上のカラムが販売されるに至っている。」（３７５頁左欄１３行～２０行），「光学活性体の生産手段は…それぞれ長所，欠点を持っており，特に，新薬の開発段階において，高純度のものを迅速に供給するという観点から見ると，選択肢は極めて限定される。…優先晶出法やジアステレオマー法が古くからの方法として，試みられている。しかし，目標光学純度に到達するために収率を度外視して再結晶操作を何度も繰り返す場合もあり，非常に手間がかかる。これらの方法と比較すると，ＨＰＬＣ法は，分析カラムで目的の光学異性体が分割されることが確認されれば，そのままカラムを大きくすることによって，必要な光学活性体を分取することが容易であろうことは誰しも想像されることである。事実，…分取用キラルカラム…や分取用途を目的としたキラル充填剤が多数販売されており，この目的に広く使用されている。」（３７７頁左欄９行～３１行），「これらの特徴を考えると，ＨＰＬＣ法は，“時間が勝負”である新規医薬品の開発段階における評価用サンプル供給に求められる三つの条件－迅速性，高い光学純度，両活性体供給－を満たす最適の方法ということができる。」（３７７頁右欄表２の下１行～５行）との記載がある。上記記載によれば，甲５４刊行物が発行された平成元年以降も，ＨＰＬＣ法で使用するカラムの開発が進行し，甲７５の１刊行物が発行された平成７年の時点では，当業者は，医薬品の開発においては，ＨＰＬＣ法がジアステレオマー法と比較して優れた方法であると認識していたことが認められる。
イ上記認定のとおり，平成元年当時の技術常識としては，本件化合物の光学分割を行う際に，当業者はジアステレオマー法をまず最初に検討するものであったものの，ＨＰＬＣで使用する優れたカラムが開発されたことにより，クロマトグラフィーを用いる光学分割が飛躍的に進歩し，平成７年の時点では，当業者は，医薬品の開発においては，ＨＰＬＣ法がジアステレオマー法と比較して優れた方法であると認識していたことが認められる。
そうすると，本件特許の優先日（平成８年１２月２６日）の技術常識として，本件化合物の光学分割を行う際に当業者はジアステレオマー法を最初に検討するとした審決の判断には誤りがあるというべきである。
(2)移動相について
原告は，本件化合物のような両性化合物をＨＰＬＣ法により光学分割する際にヘキサン／イソプロパノール／トリフルオロ酢酸（０．１％）を含む移動相を選択することは当業者が容易に想到できるとはいえないとした審決の判断は誤りであると主張する。当裁判所は，以下のとおり，原告の主張は理由があるものと判断する。
ア「光学分割用カラム    取扱説明書」と題する書面（甲７３の２。以下「甲７３の２取扱説明書」という。）の記載


甲７３の１（甲７３の２が，平成７年９月から平成８年２月末までの期間に購入したＣＨＩＲＡＬＰＡＫＡＤに付属されていた取扱説明書であることを述べるもの）及び弁論の全趣旨によれば，甲７３の２取扱説明書の記載内容は，本件特許の優先日前に公知の事項であったものと認められるところ，同取扱説明書には，「２．標準使用条件溶離液；n-ヘキサン／2-プロパノール＝８０／２０（v/v）」，「３．溶離液及び試料溶媒使用可能溶媒は以下の範囲です。n-ヘキサン／2-プロパノール＝１００／０～０／１００（v/v），n-ヘキサン／エタノール＝１００／０～８５／１５及び５０／５０～０／１００（v/v）：室温下，１００／０～８５／１５及び３５／６５～０／１００（v/v）：４０℃付近。・エタノールを含有する溶離液では，ベースラインが落ち着くまで時間がかかることが有ります。・一般に2-プロパノールよりエタノールの方が，またアルコール含量の高い方が保持時間を短くします。・試料が塩基性物質の場合，ジエチルアミンを０．１％（v/v）［Max.１．０％］添加すると，良い分離の得られる事があります。・試料が酸性物質の場合，トリフルオロ酢酸または酢酸を０．１％（v/v）［Max.０．５％］添加すると，良い分離の得られる事があります。なお，アルコールを含まない系でのご使用はお避け下さい。」，「〈ご注意〉本カラムには，多糖誘導体をシリカゲルに担持した充填剤を用いております。溶離液及び，試料溶媒の項に記された溶媒以外をご使用になりますと，多糖誘導体を溶解または膨潤させ，カラム性能を損なう恐れがあります。使用可能溶媒以外をお使いになりたい場合には，お問い合わせ下さい。」との記載がある。
イ上記記載によれば，甲７３の２取扱説明書には，ＣＨＩＲＡＬＰＡＫＡＤの標準的な移動相がn-ヘキサン／2-プロパノールであり，n-ヘキサン／エタノールも利用可能であること，良い分離を得るためにこれらの移動相に添加できる物質は，分離しようとする物質が塩基性物質の場合はジエチルアミン０．１％，酸性物質の場合はトリフルオロ酢酸又は酢酸０．１％であり，これら以外の溶媒を使用した場合にはカラム性能を損なう恐れがあることが記載されていると認められる。
そうすると，ＣＨＩＲＡＬＰＡＫＡＤを用いて光学分割を行おうとする当業者は，その取扱説明書の記載に従い，移動相としてn-ヘキサン／2-プロパノールを使用することを試みるということができ，その分離が芳しくない場合には，分離しようとする物質の液性によって，ジエチルアミン，又はトリフルオロ酢酸若しくは酢酸を添加しようとするものと認められる。本件化合物は，分子中に酸性基（カルボキシル基）と，塩基性基（ピペリジル基及びピリジル基）の両者を有するものであるから，本件化合物が酸性物質であるか又は塩基性物質であるかは，その化学構造からは直ちに判明しないが，甲７３の２取扱説明書には，ジエチルアミン，トリフルオロ酢酸又は酢酸以外の溶媒を使用するとカラムの性能を損なう恐れがあることが記載されているから，当業者は，これら３種の物質のいずれかを移動相に添加して，良い分離を得ようとするものと認められる。すなわち，ＣＨＩＲＡＬＰＡＫＡＤを用いて本件化合物の光学分割を試みる当業者は，その取扱説明書の記載に従い，移動相としてn-ヘキサン／2-プロパノールを使用し，また，その際の分離が芳しくない場合には，本件化合物のような両性化合物については，ジエチルアミン，トリフルオロ酢酸又は酢酸のいずれかを０．１％移動相に添加して，分離の改善を試みることを想到するものと認められる。
したがって，本件化合物のような両性化合物をＨＰＬＣ法により光学分割する際にヘキサン／イソプロパノール／トリフルオロ酢酸（０．１％）を含む移動相を選択することは当業者が容易に想到できるとはいえないとした審決の判断には誤りがある。
ウ被告らの主張について
被告らは，審決の上記判断に誤りはない旨縷々主張するが，以下のとおりいずれも採用することができない。
(ｱ)被告らは，トリフルオロ酢酸を添加するのは，試料がカルボキシル基等の酸性基のみを有する化合物，すなわち，酸性物質である場合に限られると主張する。
しかし，前示のとおり，本件化合物が酸性又は塩基性のいずれの物質であるかはその化学構造からは直ちに判明しないから，当業者は，甲７３の２取扱説明書に記載の３種のいずれかを移動相に添加することを試みるものといえる。また，甲７３の２取扱説明書には，トリフルオロ酢酸の添加は，試料が酸性物質である場合に限定される旨の記載はない。したがって，被告らの上記主張は採用することができない。(ｲ)被告らは，移動相には，分離された成分の回収が容易であることが必要とされる（乙５）ところ，トリフルオロ酢酸を添加して取得した分離成分にはトリフルオロ酢酸が不純物として０．９％残存することが判明した（甲６５）ので，移動相にトリフルオロ酢酸を添加することは当業者の技術常識を無視してなされたものであると主張する。しかし，本件特許の優先日の技術常識を参酌して本件化合物の光学異性体を入手できたというために，本件化合物の光学異性体が純度１００％のものとして得られたことは必要ではない。したがって，被告らの上記主張を採用することはできない。
(ｳ)被告らは，甲８記載の方法では試料の調製で本件化合物をエタノールに溶解させているところ，移動相以外の溶媒を用いる場合には，カラム中での試料の沈殿によるトラブル発生を防止するために，移動相よりも溶解性の小さい溶媒を用いる必要があるとされており（乙６），移動相より試料の溶解性の高い溶媒は使用しないことが技術常識であったことから，本件化合物をエタノールに溶解させることは当業者にとって容易に想到できるものではないとも主張する。
しかし，被告らが主張の根拠とする乙６に記載された注意事項は，試料を溶解性の大きい溶媒に溶かし，そのままカラムに注入する場合に関するものである。甲８記載の方法では，試料をエタノールに溶解後，そのままカラムに注入するのではなく，移動相で希釈してカラムに注入しているため，乙６の注意事項は事前に回避されている。したがって，被告らの上記主張を採用することはできない。


(ｴ)被告らは，エタノールを選択するためには，本件化合物が甲８記載の方法の移動相に溶けにくいことを確認し，かつ，本件化合物を溶解する溶媒として，種々のものの中からエタノールが最適であることを見出す必要があるところ，これは，エタノールの選択が当業者の高度な創作能力の発揮の結果なされたことを明確に示すものであるとも主張する。しかし，甲２公報には，本件化合物の合成反応の溶媒としてエタノールが使用されていることが記載されており，これによれば，当業者には本件化合物がエタノールに溶解することも知られていたものと認められる。そうすると，ＣＨＩＲＡＬＰＡＫＡＤを使用する光学分割において，そこで標準使用条件とされる溶離液に本件化合物が溶けにくいことが判明した場合に，本件化合物が溶解する溶媒として知られており，また，甲７３の２取扱説明書においても，溶離液の成分として挙げられているエタノールを選択することは，当業者であれば格別の創意を要する事項ではない。したがって，被告らの上記主張を採用することはできない。
(3)固定相について
ア被告らは，本件化合物をＨＰＬＣ法により光学分割する際には，キラル固定相としてＣＨＩＲＡＬＣＥＬＯＤやＣＨＩＲＡＬＰＡＫＡＤを採用することは，当業者が最初に検討するとした審決の判断は誤りであるとして縷々主張する。
しかし，以下の刊行物の記載から認められる本件特許の優先日における事情に照らせば，本件特許の優先日における当業者であれば，本件化合物を光学分割する場合に，様々なＨＰＬＣのキラル固定相の中から，当時広く使用されていたセルロース又はアミロースの誘導体を選択し，かつ，これら誘導体の中で，多くの物質が光学分割可能であったＣＨＩＲＡＬＣＥＬＯＤ又はＣＨＩＲＡＬＰＡＫＡＤの使用を最初に検討することは，ごく自然なことであったと認められる。
(ｱ)   平成１２年５月１日発行の「高分子」４９巻５月号（甲３５）には，「１９９６年に"TetrahedronAsymmetry"誌には３４９報の論文が鏡像体の純度を報告している。その決定法の内訳は，ＨＰＬＣ（３６％），ＮＭＲ（３２％），ＧＣ（２２％），旋光度（１１％）である。ＨＰＬＣは主要な鏡像体の純度の決定法になっている。使用されるキラル固定相は５，６の誘導体が７１％を占め，その有用性がうかがえる。」（３１６頁右欄図１の下２９行～３１７頁左欄表１の下４行）との記載がある。
ここでいう「５，６の誘導体」の５とはセルロースであり，６とはアミロースである（３１６頁左欄下から２行～１行）から，本件特許の優先日と同年の１９９６年（平成８年）当時，セルロースやアミロースの誘導体は，ＨＰＬＣにおける各種キラル固定相の中でも実用性に高く，当業者に広く使用されていたキラル固定相であったことが認められる。(ｲ)ａ平成７年３月１５日発行の甲６刊行物（甲６）には，「セルロースの…トリス(カルバミン酸フェニル)誘導体の多くは，興味深い光学分割能を示す。…なかでも3,5-ジメチルフェニル誘導体(34)は，芳香族炭化水素やハロゲン化物からアミンやカルボン酸まで，きわめて広範囲の化合物をかなりの確率（約６０％）で光学分割することができる。…アミロースのカルバミン酸フェニル誘導体も，シリカゲルに吸着させると実用性のあるキラル充填剤となる。この場合もカルバミン酸3,5-ジメチルフェニル(35)がもっとも高い光学分割能を示すことが多い。(35)の不斉識別能は(34)のそれとは異なり，両者はかなり相補的である。したがって，(34)と(35)を用いると８０％前後の確率でラセミ体を分割できる可能性がある。」と記載されている（Ⅱ－５７０頁左欄４行～２５行）。
ｂ平成５年３月２５日発行の甲２５刊行物（甲２５，６３）には，「セルロースとフェニルイソシアナート…を…反応させると，…フェニルカルバメート…に変換される。置換フェニルイソシアナートを用いれば，相当するカルバメート誘導体が得られる。…これら置換フェニルカルバメートのうち，4-メチル，4-クロロ，3,5-ジメチル誘導体が市販されている。なかでも3,5-ジメチルフェニルカルバメートは，分割可能な化合物の種類が多い。…ヘキサン-2-プロパノールを溶離液として，芳香族炭化水素からアミンやカルボン酸まで分割できる。…筆者らのところで，このカラムにより４９３種のラセミ体の分割を行ったが，そのうち２２７種が完全分割され，８６種は裾が一部重なった部分分割であった。この確率（３１３／４９３＝０．６３）は，ほかのキラルカラムによる確率に比べてかなり高い。アミロースのフェニルカルバメート…の誘導体についても同様の検討が加えられている。ここでもトリス(3,5-ジメチルフェニルカルバメート)が高い光学分割能を示す。…このカラムにより，３７２種のラセミ体の光学分割が筆者らにより試みられている。そのうち１０８は完全分割，９８は部分分割されている。これら２種の3,5-ジメチルフェニルカルバメートによる光学分割では，４９３種のラセミ体のうち，１８５がセルロース誘導体のみで分割され，７８がアミロース誘導体のみで，１２８は両者で分割されたことになり，合計３９１（７９％）が少なくともどちらかの誘導体で分割できることになる。」と記載されている（４７８頁右欄図１１．３５の下８行～４８０頁右欄１行）。ｃ甲６刊行物及び甲２５刊行物とも，研究開発において当業者が広く参考にする便覧やハンドブックであり，甲６刊行物に記載のセルロースの誘導体(34)及び甲２５刊行物に記載のセルロース誘導体はＣＨＩＲＡＬＣＥＬＯＤに相当し，また，甲６刊行物に記載のアミロースの誘導体(35)及び甲２５刊行物に記載のアミロースの誘導体はＣＨＩＲＡＬＰＡＫＡＤに相当する。


したがって，上記ａ，ｂの記載によれば，セルロース誘導体の１種であるＣＨＩＲＡＬＣＥＬＯＤ又はアミロース誘導体の１種であるＣＨＩＲＡＬＰＡＫＡＤのいずれかのカラムをキラル固定相として使用することにより，５００に近いラセミ体の約８０％を光学分割することが可能であることが，本件特許の優先日において当業者に周知の事項であったことが認められる。
(ｳ)上記(ｱ)，(ｲ)によれば，本件特許の優先日における当業者であれば，本件化合物を光学分割する場合に，様々なＨＰＬＣのキラル固定相の中から，当時広く使用されていたセルロース又はアミロースの誘導体を選択し，かつ，これら誘導体の中で，多くの物質が光学分割可能であったＣＨＩＲＡＬＣＥＬＯＤ又はＣＨＩＲＡＬＰＡＫＡＤの使用を最初に検討することは，ごく自然なことといえる。
イ被告らの主張について
(ｱ)被告らは，本件特許の優先日当時，オールマイティーな固定相は存在せず，経験に頼りつつ試行錯誤しながらキラル固定相が決定されていたので，キラル固定相の選択は，当業者にとって容易ではなかった，高分子系キラル固定相による光学分割の機構の解明は端緒についたところであり，高分子系キラル固定相の不斉識別機能を事前に予測することは困難であったと主張する。しかし，そのような事情は，多くのキラル固定相の中からＣＨＩＲＡＬＣＥＬＯＤ又はＣＨＩＲＡＬＰＡＫＡＤを最初に選択することを妨げるものではない。
また，被告らは，甲２５刊行物記載の分割率は，膨大な数の化合物が存在する中，そのうちのほんの一部にすぎない限られた５００種類程度の化合物における結果の数字であるにすぎず，ＣＨＩＲＡＬＣＥＬＯＤ及びＣＨＩＲＡＬＰＡＫＡＤを用いるとすべての化合物を上記の割合で分離することができることを示しているものではないとも主張する。しかし，問題は，本件特許の優先日に市販されていた複数の多糖誘導体固定相の中からいずれのものを選択するかということであって，ＣＨＩＲＡＬＣＥＬＯＤ又はＣＨＩＲＡＬＰＡＫＡＤを用いることにより，すべての化合物について上記の分割率で光学分割が可能であることを要するものではない。また，上記の分割率は，それが膨大な数の化合物のうちの５００種類程度の化合物における結果であるとしても，ＣＨＩＲＡＬＣＥＬＯＤ又はＣＨＩＲＡＬＰＡＫＡＤを最初に選択するための動機付けとしては十分な数値である。
(ｲ)被告らは，両性イオン化合物であるアミノ酸は，ＣＨＩＲＡＬＣＥＬＯＤ又はＣＨＩＲＡＬＰＡＫＡＤが含まれるType   Ⅱのキラル固定相では光学分割ができないことが甲６４刊行物に報告されているので，本件優先日当時，ＣＨＩＲＡＬＣＥＬＯＤ又はＣＨＩＲＡＬＰＡＫＡＤでは，分子中に酸性基であるカルボキシル基と塩基性基であるピペリジル基及びピリジル基とを有する両性イオン化合物である本件化合物を分割することはできなかったと考えるのが自然であると主張する。確かに，甲６４刊行物（甲６４）には，「目的化合物の基本的構造の違いと光学分割の可能性のあるＣＳＰ（判決注・キラル固定相を意味する。）との組合せをリストアップしたものであり，ＣＳＰ選択の大凡のガイドラインとして使用することができる」ものとして，「含窒素エナンチオマーの光学分割を目的とした場合のＣＳＰ選択の目安」と題する表４・６があり（１０１頁），これによれば，アミノ酸は，ＣＨＩＲＡＬＣＥＬＯＤ又はＣＨＩＲＡＬＰＡＫＡＤが含まれる   TypeⅡのキラル固定相では光学分割ができないものとして分類されていることが認められる。
しかし，まず，甲６４刊行物は，本件特許の優先日の後の平成１２年３月２５日に発行されたものであるから，これに記載されている事項が本件特許の優先日に当業者に知られていたものということはできない。また，甲８，甲１５及び甲４１の各実験報告書には，ＣＨＩＲＡＬＣＥＬＯＤ又はＣＨＩＲＡＬＰＡＫＡＤを使用することにより本件化合物を光学分割できたことが記載されており，甲６５の実験報告・陳述書にも，被告宇部興産株式会社の社員が行った実験において，ＣＨＩＲＡＬＰＡＫＡＤを使用して本件化合物を光学分割できたことが記載されているところ，本件化合物はいわゆる典型的なアミノ酸とはその化学構造が異なるものであることからすると，本件化合物は，甲６４刊行物に記載されているTypeⅡのキラル固定相選択の目安の例外と解するのが合理的である。したがって，被告らの上記主張も採用することはできない。