平面視正方形状の薄板状体であり，表面側には模様が表されており，裏面は無地である（基本的構成態様(ア)ないし(ウ)）。
(イ)具体的構成態様に係る共通点
a表面側の模様（具体的構成態様(ア)に係る共通点）地の上に，反対調子の不規則に緩やかに蛇行する細線状の模様が，表面側全体に多数配されている。
b模様の配置（具体的構成態様(ウ)に係る共通点）各模様は，略直線状の短い縦線が，縦方向に断続的に連なって構成されており，これらの短い縦線は，小幅な振れ幅で左右に位置を変えている。
c短い縦線の形状（具体的構成態様(エ)に係る共通点）短い縦線は，長さが一様ではない。
イ差異点
本件意匠と乙８６意匠は，次の差異点を有する。
(ア)地と模様との明暗（具体的構成態様(ア)に係る差異点）本件意匠は，暗調子の地の上に，明調子の模様が配されているのに対し，乙８６意匠は，明調子の地の上に，暗調子の模様が配されている。
(イ)基調とする模様（具体的構成態様(ア)に係る差異点）本件意匠は，縦条模様の集合からなる略縦縞模様を基調としているのに対し，乙８６意匠は，うねり模様の集合からなる略波模様を基調としている。
(ウ)模様の本数（具体的構成態様(イ)に係る差異点）本件意匠は，縦条模様が，全体として２９本前後配されているのに対し，乙８６意匠は，うねり模様に途切れている部分があるため，各うねり模様の始点と終点が明確でなく，本数を数えることが困難である。
(エ)模様の配置（具体的構成態様(イ)に係る差異点）本件意匠は，略縦縞模様が，全体にほぼ均質な態様で，密な状態に配置されているのに対し，乙８６意匠は，略波模様が，不均一に分散して配置されており，密な部分と離間している部分とが存在する。(オ)模様の連続性（具体的構成態様(ウ)に係る差異点）本件意匠は，各縦条模様を構成する短い縦線が，巨視的には１条の連続する略小波状模様をなしている。
これに対し，乙８６意匠では，各うねり模様を構成する短い縦線は，巨視的にも１条に連続はしていない。
(カ)短い縦線の形状（具体的構成態様(エ)に係る差異点）短い縦線が，本件意匠では，形状が不明瞭であるものの，いずれも略直線状であるが，乙８６意匠では，形状が明瞭であって，略直線状のもののほか，点形状に近い長さのものも含まれる。
ウ類否判断
(ア)共通点について
両意匠の共通点(ア)並びに(イ)ａ及び同ｃは，いずれも本件意匠の要部に係るものではなく，共通点(ア)及び(イ)ａは，タイルカーペットの分野においてありふれた構成態様といえる（前記１(２)ウ(イ)）。他方，両意匠の共通点(イ)ｂは，本件意匠の要部に係るものであるが，具体的構成態様(ウ)の一側面に過ぎず，同構成態様の結果，後記(イ)のとおり，縦条模様からなる縦縞模様（本件意匠）とうねり模様（波模様）（乙８６意匠）という異なる印象を看者に与えている。
(イ)差異点について
本件意匠の要部は，タイルカーペットの表面全体に，細線状の縦条模様が，ほぼ均質な状態で，密な状態に配置された略縦縞模様において，略直線状の短い縦線が，小幅な振れ幅で左右に位置を変えつつ，縦方向に断続的に連なって縦条模様を構成しているため，巨視的には１条の連続する細線が略小波状模様をなしている点である。ところが，乙８６意匠は，タイルカーペットの表面に，密な部分と離間している部分とが不均一に分散して配置された（差異点(エ)），略波模様において（差異点(イ)），波模様を構成する各うねり模様が，巨視的にも１条に連続はしていないのであるから（差異点(オ)），乙８６意匠と本件意匠とは，本件意匠の要部において大きく構成を異にする。(ウ)以上のとおり，両意匠は，タイルカーペットの意匠として特徴的ではない部分のほか，各模様が，略直線状の短い縦線が縦方向に断続的に連なって構成されており，これらの短い縦線は，小幅な振れ幅で左右に位置を変えているという，本件意匠の要部に係る共通点（共通点(イ)ｂ）を有する。また，短い縦線の長さが一様でないこと（共通点(イ)ｃ）は，両意匠に繊細な印象を生じさせる要素となっている。しかしながら，共通点(イ)ｂは，本件意匠の要部のうち一要素に過ぎないところ，乙８６意匠は，そもそも略縦縞模様ではなく（差異点(イ)），断続的に連なった短い縦線により１条に連続して見える線を描くという，本件意匠において最も創作性が発揮されたと考えられる要素を備えておらず（差異点(オ)），個々の模様の配置においても，あえて不均一に分散させるという工夫がされている（差異点(エ)）から，本件意匠の要部において，大きく構成を異にする。そのため，共通点(イ)ｃが，両意匠に共に繊細な印象を生じさせているとはいえ，需要者が両意匠の差異点から受ける印象は，両意匠の共通点から受ける印象を凌駕しているといえる。
そのため，本件意匠と乙８６意匠は，需要者の視覚を通じて起こさせる美感が同一ではなく，したがって，本件意匠が乙８６意匠に類似するとはいえない。
(7)まとめ
以上のとおりであるから，本件意匠は，乙８６意匠に類似する意匠に該当せず，本件意匠登録は，意匠登録無効審判により無効とされるべきとはいえない。
5争点２－４（本件意匠は，乙８６意匠と乙３意匠又は乙８５意匠との結合に基づいて容易に創作をすることができた意匠か）について
(1)乙８６意匠の構成
前記４(５)のとおり
(2)乙３意匠の構成
前記２(３)のとおり
(3)乙８５意匠の構成
前記３(５)のとおり
(4)本件意匠と乙８６意匠の対比
前記４(６)のとおり
(5)容易創作性
ア意匠法３条２項について
意匠法３条２項は，物品との関係を離れた抽象的なモチーフとして日本国内（又は外国）において広く知られた形状，模様若しくは色彩又はこれらの結合を基準として，それから当業者が容易に創作することができた意匠でないことを登録要件としたものであり，そのモチーフを基準として，当業者の立場からみた意匠の着想の新しさないし独創性を問題とするものである（最高裁昭和４９年３月１９日第三小法廷判決・民集２８巻２号３０８頁，最高裁昭和５０年２月２８日第二小法廷判決・裁判集民事１１４号２８７頁参照）。
イ本件意匠についての検討


被告は，乙８６意匠の縦条模様における，短い線分が断続的に密集した箇所を，乙８５意匠又は乙３意匠に表された蛇行線に適用すれば，本件意匠に極めて近似した意匠が形成されると主張する。しかしながら，被告の主張は，前記４(６)のとおり本件意匠とは多くの差異点を有する乙８６意匠において，その一部分に過ぎない「短い線分が断続的に密集した箇所」のみを取り上げて，他の意匠への適用を主張するものであるが，モチーフの特定として十分とはいえず（被告の主張は，「断続した線分の連続により線模様を描く」という技法を取り上げて，他の意匠への適用を主張しているに等しい。），これを基準として意匠の創作容易性を検討することは困難というべきである。また，上記「短い線分が断続的に密集した箇所」を基準となるモチーフとして検討しても，本件意匠の蛇行線（略小波状模様）は，乙８５意匠（波長の大きな略波模様），乙３意匠（フリーハンドで描かれた線様），被告の指摘する他の公知意匠（乙１０ないし乙２７）の各蛇行線のいずれとも異なるものであって，具体的な蛇行線の描き方については，当業者において創意工夫を要するものというべきである。
したがって，本件意匠は，公然知られた形状，模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に創作することができた意匠であるとは認められない。
(6)まとめ
以上のとおりであるから，本件意匠は，乙８６意匠と乙３意匠又は乙８５意匠との結合に基づいて容易に創作をすることができた意匠に該当せず，本件意匠登録は，意匠登録無効審判により無効とされるべきとはいえない。
6争点３（原告の損害）について
(1)被告商品の譲渡による損害
原告は，被告商品の譲渡による損害について，意匠法３９条１項に基づく損害額を主張しているので，以下検討する。
ア被告商品の譲渡数量    ●●●●枚
被告は，●●●●●に対し，被告商品を●●●●枚注文し（乙６７，７６），●●●●枚の納入を受け（乙６８，７９），このうち●●●●枚を本件ホテル用として，●●●枚を本件寮用として，それぞれ譲渡したものと認められる（乙６９～７５，７７，８１）。原告は，本件ホテルの客室のうちユニットバス部を除く部分（居室部分）の面積からして，本件ホテル用の譲渡数量は●●●●●●枚以上であると主張するが，居室部分においてもタイルカーペットが敷設されていない部分は存在するのであるから（乙９９，１０１，１０２），上記認定は覆されない。したがって，被告商品の譲渡数量は●●●●枚と認められる。イ原告の単位数量（１枚）当たりの利益の額    ●●●●●円
(ア)１㎡当たりの販売価格    ●●●●円
本件実施品の平成２１年１月頃のカタログ価格は，１㎡（４枚）当たり９１００円であるが（甲５２），原告が本件ホテルのような規模の取引を行う際は，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●１㎡当たり●●●●円であったと認められる（甲５３，５７，７３）。なお，原告が本件寮のような規模の取引を行う際の販売価格は明らかでないが，被告は，本件寮用に販売した被告商品についても，本件ホテル用に販売したものと同額で譲渡しているから（乙１０４，乙１０５の６），原告の単位数量当たりの利益の計算においても，全譲渡数量について，本件ホテル用に譲渡した場合と同一価格で計算するのが相当である。
被告は，本件ホテルのような規模の取引においては，カタログ価格の●●％程度で取引されるのが一般であると主張し，被告従業員作成の報告書（乙８０）及び陳述書（乙１０４）には，被告はカタログ価格の●●％で販売しているとか，他社が競合する場合はカタログ価格の●●％程度となるとの記載がある。しかしながら，被告自身，被告商品に係る商談をしていた際，原告は競合会社ではなかったと主張しているから，被告が他社と競合する場合の価格によって，上記認定が覆されるものではない。
さらに，被告は，原告販売商品の卸会社が，本件実施品をカタログ価格の３０％あるいは３３％で販売しているから，原告の販売価格はこれより安価であるというが（乙１０４），原告においても，取引の状況によっては，値引割合が例外的に高くなることも考えられるし（甲７３），現実に●●●で販売している場合も多く存在するのであるから（甲５７），やはり，上記認定は覆されない。
(イ)１㎡当たりの変動経費    ●●●●円（下記ａ＋ｂ）
a仕入費用    ●●●●円
本件実施品の仕入費用は，平成２１年１月ないし３月において，１㎡当たり●●●●円であったと認められる（甲５３）。
b物流費用    ●●●円
本件実施品の物流に要した費用は，平成２１年において，１㎡当たり●●●円であったと認められる（甲５３）。
c宣伝広告費について
被告は，本件実施品については，多額の宣伝広告費が支出されているはずであり，これも変動経費となると主張する。
しかしながら，宣伝広告費は，販売数量に応じて変動する費用ではなく，被告商品に対応する本件実施品を販売するために新たに必要であった費用であるとも認められないから，被告の主張には理由がない。
(ウ)１㎡当たりの利益額    ●●●●円（前記(ア)－(イ)）したがって，本件実施品の１㎡当たりの利益は●●●●円（１枚当たり●●●●●円）となる。
ウ相当因果関係
被告は，本件実施品が採用されなかったのは，価格が競業他社に比べて高価であったためであると主張する。
しかしながら，ホテルにおいては，一般に，敷設するカーペットのデザインが重視されると考えられるところ（甲７３），本件ホテルが，ビジネスホテルとしてはハイグレードなものとして位置づけられていることからしても（甲５４），ホテルの雰囲気を左右するカーペットの意匠は，やはり重視されていたと考えられる。
そして，本件ホテルにおいては，原告が本件実施品により商談を進めていたところ（甲５６），本件実施品と意匠が類似する被告商品が採用されていることや，被告が被告商品を他の機会に製造，販売した形跡が窺えないことからも，被告商品の採用と本件実施品の不採用との間に因果関係がないとは考えられず，意匠法３９条１項の推定は覆されない。
エ本件意匠の寄与率


本件ホテルにおいて，本件実施品は１㎡当たり●●●●円（１枚当たり●●●●●円）で販売される予定であったところ，被告商品は，その●●●●である，１㎡当たり●●●●円（１枚当たり●●●円）で販売されている（乙１０４）。そして，競合他社が，原告販売商品に類似する商品を低廉に販売する場合，原告としても通常見積価格を大幅に下回る価格提示を余儀なくされることもあるというのであり（甲７３），仮に，原告が本件ホテル用に本件実施品を販売できたとしても，本件実施品について，上記予定価格を維持できなかった可能性は否定できない。しかし，前述したとおり（前記ウ），ホテルにおいては，一般に，床面のデザインが重視されると考えられ（甲７３），タイルカーペットのデザインが購入の判断に与える影響は大きい。
しかも，被告は，被告意匠を伴った商品を他の機会に販売した形跡は窺えず，原告が宣伝販売活動（甲１０ないし４７〔枝番省略〕）に力を入れている本件実施品（商品名：ソコイタリ）に類似する被告商品をあえて選択して提供した可能性もまた否定できない（被告商品を製造したのは●●●●●であるが，被告商品を誰がデザインしたかは不明である。）。これらのことを考慮すれば，被告商品の採用について本件意匠の寄与するところは，８０％であったと認めるのが相当である（なお，本件寮への採用については，本件意匠の寄与を示す事情が明らかでなく，寄与率は，本件ホテルの場合の２分の１である４０％と認める。）。
オ損害額
以上のとおりであるから，原告の損害は，●●●●●●●●円（１円未満切り捨て）となる。
計算式：●●●×(●●●×0.8＋●●×0.4)＝●●●●●(2)本件ホテルの廊下部分のカーペットに係る損害原告は，被告による本件意匠権の侵害によって，本件ホテルの廊下部分に敷設するタイルカーペットの取引をも失い，●●●●●●●●円の損害を被ったと主張するので，この点について検討する。
ア相当因果関係
原告従業員の報告書（甲５６）には，ホテル等の施設では，客室と廊下に敷設されるカーペットは，同一製造業者の製品を用いることが一般的であるとの記載がある。一方，被告従業員作成の陳述書（乙１０４）には，必ずしも同一メーカーに発注される必然性はなく，異なるメーカーで発注されることもあるとの記載があるが，上記一般的な取引の実情を否定するものではない。
また，実際にも被告は，本件ホテルについて，客室用に被告商品を，廊下用に３６４商品を，それぞれ販売できたのであるし，原告もまた，本件ホテルについて，客室用に本件実施品（商品名：ソコイタリ）を，廊下用に本件実施品と同シリーズであるソコイタリインスピレーションを，それぞれ提示し，具体的な引き合いを受けていたというのである（甲５６）。
そして，客室用と廊下用のタイルカーペットを同一業者に発注するとの扱いが一般的であることは，ホテルにおいてインテリアデザインの雰囲気を統一できることや発注手続の煩雑さを回避できること（甲５６）などからも，十分理解できるところである。
したがって，被告による本件意匠権の侵害と，原告が廊下部分のタイルカーペットの取引を失ったこととの間には，相当因果関係があると認められる。
イ逸失利益
前記アに述べた事実関係によると，その損害（逸失利益）の計算は，次のとおり，前記(１)と同様の方法により行うことが相当と考える。
(ア)枚数について
原告が本件ホテルの廊下用に販売する予定であったソコイタリインスピレーションの枚数は不明であるが，３６４商品と同枚数であると考えられる。
そうしたところ，被告は，本件ホテルの廊下用として，３６４商品を●●●●枚発注し，同枚数の納品を受け（乙１０３），これを全て譲渡している。
もっとも，上記●●●●枚のうち，本件ホテルの廊下用として販売されたものは，同年４月２０日までに販売が終了した●●●●枚のみであると考えられ，残りの枚数は，その販売時期からして，いずれも本件ホテルの廊下用として販売されたものとは認められない（乙１０４，１０５の３・４・６，乙１０６の３，乙１０７の２・３）。したがって，原告が取引を失った，本件ホテルの廊下部分に敷設するタイルカーペットの枚数は，●●●●枚であると認められる。
(イ)利益について
a１㎡当たりの販売価格    ●●●●円
原告が本件ホテルの廊下用に販売する予定であったソコイタリインスピレーションの販売価格は，１㎡（４枚）当たり９５００円であるが（甲７１），●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●１㎡当たり●●●●円であったと認められる（甲５３，５７，７３）。b１㎡当たりの変動経費    ●●●●円（下記(ａ)＋(ｂ)）
(a)仕入費用    ●●●●円
ソコイタリインスピレーションの仕入費用を示す証拠は提出されていない。
もっとも，原告は，ソコイタリインスピレーションの仕入費用は１㎡当たり●●●●円であったと主張しているところ，ソコイタリインスピレーションと同シリーズである本件実施品について，カタログ価格が９１００円であり，仕入価格が●●●●円であることからして，カタログ価格が９５００円であるソコイタリインスピレーションの仕入費用は，原告の主張する●●●●円であったと認める。
参考計算式：●●●×9,500÷9,100≒●●●●
(b)物流費用    ●●●円
ソコイタリインスピレーションの物流に要した費用は，平成２１年において，１㎡当たり●●●円であったと認められる（甲５３）。
c１㎡当たりの逸失利益    ●●●●円（前記ａ－ｂ）したがって，ソコイタリインスピレーションの１㎡当たりの逸失利益は●●●●円（１枚当たり●●●●●円）となる。
(ウ)本件意匠の寄与率
原告は，３６４商品（乙７８）の販売について，本件意匠権の侵害を主張するものではなく，３６４商品の意匠は，本件意匠と類似するものではない。そして，３６４商品の販売に関し，被告による本件意匠権の侵害（被告商品の販売）は，その契機となったに過ぎない。また，本件ホテルにおいて，ソコイタリインスピレーションは，１㎡当たり●●●●円（１枚当たり●●●●●円）で販売される予定であったところ，３６４商品は，その●●●●の価格である，１㎡当たり●●●●円（１枚当たり●●●円）で販売されている。そして，競合他社が，原告販売商品に類似する商品を低廉に販売する場合，原告としても通常見積価格を大幅に下回る価格提示を余儀なくされることもあるというのであり（甲７３），仮に，原告が廊下部分のタイルカーペットの取引を失わなかったとしても，ソコイタリインスピレーションについて，上記予定価格を維持できなかった可能性は否定できない。これらのことを考慮すれば，３６４商品の採用について本件意匠の寄与するところは，２０％と認めるのが相当である。
(エ)逸失利益の額


平成２９年２月８日判決言渡
平成２８年（行ケ）第１０１７７号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２８年１２月６日
判       決
原告                株式会   社日本   エレク   トライ   ク訴訟代   理人弁   理士                 志村正   和
被告                特許庁長官
指定代理人                藤田和   美
同              今田三   男
同              田中敬   規
主       文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２０１６－３３４６号事件について平成２８年６月１５日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
(1)原告は，平成２７年３月２日，別紙本願商標目録記載の構成からなる商標（以下「本願商標」という。）について，第１２類「自動車，二輪自動車，三輪自動車，自転車並びにそれらの部品および附属品」を指定商品として，商標登録出願（商願２０１５－１８３３０号。以下「本願」という。）をした。(2)原告は，本願について，平成２７年１０月２６日付けの拒絶査定を受けたので，平成２８年２月１６日，拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は，上記請求につき不服２０１６－３３４６号事件として審理を行い，平成２８年６月１５日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，同年７月６日，その謄本が原告に送達された。
(3)原告は，平成２８年８月３日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，別紙審決書写しに記載のとおりであり，その要旨は，以下のとおりである。
(1)本願商標と別紙引用商標目録記載１の商標（以下「引用商標１」という。）とは，観念上比較できないが，「イートライク」の称呼を共通にし，その称呼の共通性を凌駕するほどの特徴的な外観上の相違はないから，類似の商標である。
⑵本願商標と別紙引用商標目録記載２の商標（以下「引用商標２」という。）とは，観念上比較できないが，「イートライク」の称呼を共通にし，外観上も近似するものであるから，類似の商標である。
⑶本願商標の指定商品は，引用商標１及び２の指定商品と同一又は類似する商品である。
⑷したがって，本願商標は，商標法４条１項１１号に該当し，登録することができない。
３取消事由
本願商標と引用商標１及び２の類否判断の誤り
第３当事者の主張
１原告の主張
本件審決は，本願商標と引用商標１及び２のいずれからも「イートライク」の称呼が生じると認定し，称呼の共通性を理由として本願商標と引用商標１及び２とを類似の商標と認めるが，以下に述べるとおり，その判断は誤りである。(1)本願商標から「イートライク」の称呼は生じないこと本件審決は，英語では，語頭，文頭の文字を大文字で記載することが知られていることから，本願商標においては，２文字目の「Ｔ」の大文字以降を一つの語ととらえ，１文字目の「ｅ」と２文字目以降の「Ｔｒｉｋｅ」を区切って発音する場合もあるとして，本願商標から「イートライク」の称呼が生じる旨を認定する。
しかし，本願商標は，「ｅＴｒｉｋｅ」の文字を一つの言葉として全体が均整のとれた注目される図案化された商標であり，その綴りの中に配された「Ｔ」の文字は，語頭文字でもなければ，文頭文字でもないのであるから，本願商標中の「ｅ」と「Ｔｒｉｋｅ」を区切って発音することはない。また，本願商標の冒頭の「ｅ」の文字には，長音で発声することを示す記号等は配されていないから，そこから「イー」の称呼が生じるとはいえない。さらに，仮に本願商標の「ｅ」と「Ｔｒｉｋｅ」を区切って発音するとしても，「イ」と「トライク」を切り離して発音することとなるから，「イートライク」のように一連に発音する称呼は生じない。
したがって，本願商標からは，「エトライク」の称呼は生じるものの，「イートライク」の称呼は生じないから，本件審決の上記判断は誤りである。⑵引用商標１及び２からも「イートライク」の称呼は生じないこと
ア引用商標２について
本件審決は，「－」（ハイフン）の記号で介された欧文字は，その前後を区切って称呼することが一般的であることから，引用商標２についても，「Ｅ」で区切り，「ＴＲＩＫＥ」の称呼を続けた，「イートライク」の称呼が生じる旨認定する。
しかし，引用商標２について，「Ｅ」で区切り，「ＴＲＩＫＥ」の称呼を続けた場合，「Ｅ」と「ＴＲＩＫＥ」の間に配したハイフンの記号は句読点の役割を果たし，両者の間を区切った称呼（「イ・トライク」の称呼）が生じることとなるから，「イートライク」という一連の称呼は生じない。また，引用商標２中に記載された「ＴＲＩＫＥ」の文字は，「三輪自動車」を指す語とされるところ，業界では，商品の型式等を表示する簡易な識別標識として，片仮名又は欧文字とハイフンを組み合わせた記号を使うことがある。例えば，Ｔシャツのサイズを表すために，Ｌ，Ｍ，Ｓの文字を頭文字とした「Ｌ－Ｔシャツ」，「Ｍ－Ｔシャツ」，「Ｓ－Ｔシャツ」の文字を記載した標札を商品に付すことがあり，その場合，上記「Ｌ－Ｔシャツ」は「エルサイズのティシャツ」と称呼されることになる。したがって，同様の表現形式をとる引用商標２からも，「イのカタのトライク」とか，「イのタイプのトライク」などといった称呼が生じるものと考えられ，「イートライク」という称呼は生じない。
以上によれば，引用商標２から「イートライク」の称呼が生じるとした本件審決の判断は誤りである。
イ引用商標１について
引用商標１と引用商標２は，同一の指定商品について，同一人が同日に出願した商標であるから（甲１０，１１），引用商標１は，引用商標２の後願となる商標であり，欧文字綴りからなる引用商標２を片仮名綴りに書き換えた商標とみることができる。


そうすると，引用商標１の「イ」と「トライク」の間に配された「－」の記号は，引用商標２の場合と同様に，長音記号ではなく，短絡記号（ハイフン）であると解されるから，引用商標１から「イートライク」の称呼が生じるとはいえない。
したがって，引用商標１から「イートライク」の称呼が生じるとした本件審決の判断は誤りである。
⑶結論
以上によれば，本願商標と引用商標１及び２のいずれからも「イートライク」の称呼が生じることはなく，本件商標と引用商標１及び２とは称呼を共通にするものではないから，称呼の共通性を理由に本願商標と引用商標１及び２とを類似の商標と認めた本件審決の判断は誤りであり，本件審決は取り消されるべきである。
２被告の反論
⑴本願商標から「イートライク」の称呼は生じないとの主張に対し原告は，本願商標について，「ｅＴｒｉｋｅ」の文字を一つの言葉として全体が均整のとれた注目される図案化された商標であるとし，本願商標の冒頭の「ｅ」の文字には，長音で発声することを示す記号等は配されていないなどとした上で，本願商標からは「エトライク」の称呼が生じるものの，「イートライク」の称呼は生じない旨主張する。
しかし，本願商標の２字目以降の「Ｔｒｉｋｅ」が，本願の指定商品，特に「二輪自動車，三輪自動車，自転車」に係る取引者，需要者らの間において，「三輪のオートバイ又は自転車」を意味し，「トライク」と称呼される語として広く知られるものであること（乙３ないし１１）からすると，本願商標は，上記取引者，需要者らから，「三輪のオートバイ又は自転車」を意味する既成の語である「Ｔｒｉｋｅ」に「ｅ」の欧文字を冠してなる造語と看取，理解されるものである。
そして，本願商標と同様に既成の語に欧文字１字を冠してなる標章は，例えば，「ｅＡｓｓｉｓｔ」が「イーアシスト」，「ｅＤｒｉｖｅ」が「イードライブ」，「ｅＰａｒｔｓ」が「イーパーツ」と称呼されるように，その構成に係る欧文字１字から生じる称呼と既成の語から生じる称呼とを結合した称呼をもって取引に資するといえる実情がある（乙１２ないし２０）。そうすると，本願商標からは，「ｅ」から通常生じる「エ」又は「イー」の称呼と「Ｔｒｉｋｅ」から生じる「トライク」の称呼とを結合した「エトライク」又は「イートライク」の称呼が生じるものといえる。したがって，原告の上記主張は，失当である。
⑵引用商標１及び２からも「イートライク」の称呼は生じないとの主張に対し
ア引用商標２について
原告は，商品の型式等を表示する簡易な識別標識として片仮名又は欧文字とハイフンを組み合わせた記号を使うことがあり，例えば，「Ｌ－Ｔシャツ」が「エルサイズのティシャツ」などと称呼されることからすれば，同様の表現形式をとる引用商標２からも，「イのカタのトライク」や「イのタイプのトライク」などといった称呼が生じると考えられる旨及び引用商標２について「Ｅ」で区切り，「ＴＲＩＫＥ」の称呼を続けた場合，両者の間を区切った称呼が生じる旨を主張する。
しかし，引用商標２の構成中の「ＴＲＩＫＥ」が，「二輪自動車，三輪自動車，自転車」に係る取引者，需要者らの間において，「三輪のオートバイ又は自転車」を意味し，「トライク」と称呼される語として広く知られるものであることからすると，引用商標２は，上記取引者，需要者らから，「Ｅ」の欧文字１字と既成の語である「ＴＲＩＫＥ」とを「－」（ハイフン）の記号を介して一連に表した造語と看取，理解されるものである。そして，引用商標２と同様に欧文字１字と既成の語とを「－」（ハイフン）の記号を介して一連に表してなる標章は，例えば，「Ｅ－Ｆｏｕｒ」が「イーフォー」，「ｅ－ｔｒｏｎ」が「イートロン」，「ｇ－ｔｒｏｎ」が「ジートロン」と称呼されるように，「－」（ハイフン）の記号については特に称呼せずに，その構成に係る欧文字１字から生じる称呼と既成の語から生じる称呼とを結合した称呼をもって取引に資するといえる実情がある（乙２１ないし２５）。
そうすると，引用商標２からは，「Ｅ」から通常生じる「イー」の称呼と「ＴＲＩＫＥ」から生じる「トライク」の称呼とを結合した「イートライク」の称呼が生じるものといえる。
したがって，原告の上記主張は，失当である。
イ引用商標１について
原告は，引用商標１と引用商標２は，同一の指定商品について，同一人が同日に出願した商標であるから，引用商標１は，引用商標２の後願となる商標であり，欧文字綴りからなる引用商標２を片仮名綴りに書き換えた商標とみることができるとした上で，引用商標１の「イ」と「トライク」の間に配された記号は，長音記号ではなく，短絡記号（ハイフン）であるから，引用商標１から「イートライク」の称呼が生じるとはいえない旨主張する。
しかしながら，引用商標１と引用商標２とは，別個の商標としてそれぞれ登録出願されたものであるから，両商標の間に先後願の関係は存しないし，必ずしも引用商標１が引用商標２を片仮名に書き換えた商標とみることができるわけではない。


また，引用商標１は，「イートライク」の片仮名を標準文字で表してなるものであるところ，登録商標の範囲は，願書に記載した商標に基づいて定めなければならず（商標法２７条１項），願書に記載した商標が標準文字のみによるものである場合には，商標公報上に「標準文字により現したもの」が願書に記載した商標となる（同法５条３項，１２条の２第２項３号，１８条３項３号）。そこで，引用商標１に係る商標公報（乙１）をみると，【登録商標（標準文字）】欄には「イートライク」と記載されており，「イ」と「トライク」との間に表されたものは，【出願番号】欄に記載されている「商願２０１０－７５６１７」中の「－」（ハイフン）の記号との比較からも明らかなとおり，長音記号「ー」である。そうすると，引用商標１からは，その構成文字に相応する「イートライク」の称呼が生じるものといえる。
したがって，原告の上記主張は，失当である。
⑶結論
以上によれば，原告の主張はいずれも失当であり，本願商標と引用商標１及び２とが類似の商標であるとした本件審決の判断に誤りはないから，本件審決には取り消されるべき理由はない。
第４当裁判所の判断
１本願商標について
(1)本願商標は，別紙本願商標目録記載のとおり，「ｅＴｒｉｋｅ」の欧文字を太字で一連に横書きしてなる商標であるところ，商標全体としては，辞書等に記載された既成の語ではなく，一種の造語として認識されるものと認められる。
したがって，本願商標からは，欧文字表記をする外国語として我が国において最も一般的な英語の読みに従った称呼が生じるものと考えられるところ，上記一連の欧文字綴りからは，「エトライク」の称呼が自然に生じるものといえる。
(2)他方，本願商標は，一連表記された６つの欧文字のうち，冒頭の「ｅ」の文字が小文字であり，２番目の「Ｔ」の文字のみが大文字である点に特徴があるところ，英語では一つの語の冒頭の文字のみを大文字で表記することが一般的に行われていることからすれば，本願商標に接した取引者，需要者らは，大文字の「Ｔ」以降の文字である「Ｔｒｉｋｅ」を一つの語としてとらえ，冒頭の「ｅ」の文字と区分して理解することも自然にあり得ることといえる。加えて，上記「Ｔｒｉｋｅ」及びその片仮名表記である「トライク」の語は，「三輪車」や「三輪の自転車またはオートバイ」を意味する既成の用語であり（乙３，４），特に，本願商標の指定商品に含まれる「二輪自動車，三輪自動車，自転車」に係る取引者，需要者らの間では，そのような意味を有する用語として相応の認識が得られていると考えられること（乙３ないし１１），他方，例えば，「Ｅメール」，「ｅコマース」，「ｅラーニング」などのように，「ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ」の頭文字である「ｅ」の文字を既成語の冒頭に付して，電子化されたものを表す用語として用いるように，既成語の前に欧文字を１字置いて，様々な意味やニュアンス等を表すことが我が国においても一般的に行われていることといった事情に鑑みれば，本願商標に接した上記取引者，需要者らにおいては，これを，「三輪の自転車またはオートバイ」等を意味する「Ｔｒｉｋｅ」の冒頭に「ｅ」の欧文字を付した造語として認識することも自然にあり得ることであるといえる。そして，取引者，需要者らが本願商標を上記のように認識することを前提とすれば，本願商標の冒頭の「ｅ」の文字からは，その自然な英語読みである「イー」の称呼が生じ，２文字目以降の「Ｔｒｉｋｅ」からは「トライク」の称呼が生じて，全体からは，上記「Ｅメール」等と同様に，「イートライク」という一連の称呼が生じ得るものといえる。
(3)これに対し，原告は，①本願商標は，「ｅＴｒｉｋｅ」の文字を一つの言葉として全体が均整のとれた注目される図案化された商標であり，その綴りの中に配された「Ｔ」の文字は，語頭文字でもなければ，文頭文字でもないから，本願商標中の「ｅ」と「Ｔｒｉｋｅ」を区切って発音することは考えられない旨，②冒頭の「ｅ」の文字には，長音で発声することを示す記号等は配されていないから，そこから「イー」の称呼が生じるとはいえない旨，③仮に「ｅ」と「Ｔｒｉｋｅ」を区切って発音するとしても，「イ」と「トライク」を切り離して発音することとなり，「イートライク」のように一連の称呼は生じない旨を主張する。
しかし，本願商標が欧文字を一つの言葉のように一連表記した商標であることを踏まえても，冒頭の「ｅ」の文字と２文字目以降の「Ｔｒｉｋｅ」の語が区分して認識され得ることは上記(2)で述べたとおりである。原告は，本願商標中の「Ｔ」の文字が語頭文字でも，文頭文字でもないことを指摘するが，むしろ，語頭ではなく，２文字目にある「Ｔ」が大文字とされているがゆえに，本願商標に接した取引者，需要者らは，「Ｔ」以降の文字である「Ｔｒｉｋｅ」を一つの語としてとらえ，冒頭の「ｅ」の文字と区分して理解すると考えられるのであるから，原告の上記指摘は当を得たものとはいえない。
また，取引者，需要者らが本願商標の「ｅ」の文字と「Ｔｒｉｋｅ」の語を区分して認識することを前提とした場合，「ｅ」の文字から，自然な英語読みとして「イー」の称呼が生じ得ることは，我が国の英語の普及状況に照らし明らかであり，そのために，必ずしも長音で発声することを示す記号等を要するものとはいえない。
さらに，取引者，需要者らが本願商標の「ｅ」の文字と「Ｔｒｉｋｅ」の語を区分して認識したからといって，「イ」と「トライク」を切り離して発音することが通常であるとはいえず，むしろ，わずか６つの欧文字が一連表記された「ｅＴｒｉｋｅ」の「ｅ」と「Ｔｒｉｋｅ」とを殊更切り離して発音することは不自然であって，「イートライク」の一連の称呼が自然に生じることは明らかといえる。


したがって，原告の上記①ないし③の各主張はいずれも理由がない。(4)以上によれば，本願商標からは，「エトライク」の称呼のほかに，「イートライク」の称呼も生じるものと認められる。
また，上記(2)のとおり，本願商標は，「三輪の自転車またはオートバイ」等を意味する既成語である「Ｔｒｉｋｅ」の冒頭に，電子化されたものを表す「ｅ」の欧文字を冠してなる造語として認識される可能性もあり得るから，これに接した取引者，需要者らとしては，「電子化された三輪のオートバイ」等を想起することも考えられるが，そのようなものは特定の観念をもつものとして一般に認知されているものではないことからすると，本願商標から特定の観念が生じるとまではいい難いというべきである。
２本願商標と引用商標１の類否について
⑴引用商標１について
ア引用商標１は，「イートライク」の片仮名を標準文字で表してなる商標であるから，そこから，「イートライク」の称呼が生じることは明らかである。
また，当該片仮名は，辞書等に記載された既成の語ではなく，引用商標１からは特定の観念が生じないものと認められる。
イこれに対し，原告は，引用商標１は，引用商標２の後願となる商標であり，欧文字綴りからなる引用商標２を片仮名綴りに書き換えた商標とみることができるから，引用商標１の「イ」と「トライク」の間に配された記号は，引用商標２の場合と同様に，長音記号ではなく，短絡記号（ハイフン）であると解され，引用商標１から「イートライク」の称呼が生じるとはいえない旨主張する。
しかし，引用商標１に係る商標公報（乙１）の【登録商標（標準文字）】の記載によれば，引用商標１の「イ」と「トライク」の間に配された記号が，「－」（ハイフン）ではなく，「ー」（長音記号）であることは明らかである。また，引用商標１と引用商標２が同一の指定商品について同一人が同日に出願した商標であり，引用商標２の「Ｅ」と「ＴＲＩＫＥ」の間に配された記号が「－」（ハイフン）であるからといって，引用商標２とは別の商標である引用商標１の構成中の「イ」と「トライク」の間に配された記号も当然に「－」（ハイフン）であると解さなければならない理由はなく，引用商標１の登録商標の範囲は，当該商標自体の商標公報に基づいて定められるべきことは当然である。
したがって，原告の上記主張は理由がない。
⑵類否の判断
以上を前提に，本願商標と引用商標１とを対比すると，両商標は，「イートライク」の称呼を同一にするものである。
また，本願商標は「ｅＴｒｉｋｅ」の太字の欧文字からなるのに対し，引用商標１は「イートライク」の片仮名の標準文字からなるものであるから，両商標は，文字の種類を異にする点において，その外観が異なるものといえる。しかし，本願商標及び引用商標１の指定商品である「自動車，二輪自動車，自転車」等を取り扱う業界においては，欧文字からなる商標を片仮名で表記することも一般的に行われていることといえるから（乙２６ないし３１），両商標における文字の種類の違いが，これに接する取引者，需要者らに対し，外観上の差異として強い印象を与えるとはいえないというべきである。
さらに，本願商標と引用商標１からは，いずれも特定の観念を生じないものと認められるから，この点において両商標に相違があるものではない。以上のとおり，本願商標と引用商標１は，「イートライク」の称呼を共通にする一方，その外観において，称呼の共通性を凌駕するほどの顕著な差異があるとはいえず，また，観念においても相違があるものではないことからすると，互いに相紛れるおそれのある類似する商標というべきである。
３本願商標と引用商標２の類否について
(1)引用商標２について
ア引用商標２は，「Ｅ－ＴＲＩＫＥ」の欧文字及びハイフン記号を標準文字で表してなる商標であるところ，商標全体としては，辞書等に記載された既成の語ではなく，一種の造語として認識されるものと認められる。したがって，引用商標２からは，欧文字表記をする外国語として我が国において最も一般的な英語の読みに従った称呼が生じるものと考えられるところ，引用商標２に接した取引者，需要者らは，「－」（ハイフン）で区切られた冒頭の「Ｅ」の文字と後方の「ＴＲＩＫＥ」の語とを区分して認識することになるから，その結果，冒頭の「Ｅ」からは，その自然な英語読みである「イー」の称呼が生じ，後方の「ＴＲＩＫＥ」からは「トライク」の称呼が生じ，また，「－」（ハイフン）の記号は特に発音されずに，全体からは，「イートライク」という一連の称呼が生じるものと認められる。そして，このような認定は，引用商標２と同様に，一つの語の冒頭に欧文字１字と「－」（ハイフン）を付してなる標章において，「－」（ハイフン）は発音されずに，欧文字１字から生じる称呼とその語から生じる称呼を一連に称呼して使用する例（例えば，国税の電子申告システムである「ｅ－Ｔａｘ」を「イータックス」（乙２３），日本のポピュラー音楽を意味する「Ｊ－ＰＯＰ」を「ジェイポップ」（乙２４），ＮＴＴドコモが提供する携帯電話ＩＰ接続サービスである「ｉ－ｍｏｄｅ」を「アイモード」（乙２５）とそれぞれ称呼する例など）が一般的にみられることからも裏付けられるものといえる。


イこれに対し，原告は，①引用商標２について，「Ｅ」で区切り，「ＴＲＩＫＥ」の称呼を続けた場合，ハイフンの記号は句読点の役割を果たし，両者の間を区切った称呼（「イ・トライク」の称呼）が生じることとなるから，「イートライク」の一連の称呼は生じない旨，②業界では，商品の型式等を表示する簡易な識別標識として，片仮名又は欧文字とハイフンを組み合わせた記号を使うこと（例えば，Ｔシャツのサイズを表す際に，「Ｌ－Ｔシャツ」等の表示を使うこと）があることからすると，引用商標２からも，「イのカタのトライク」とか，「イのタイプのトライク」などの称呼が生じ，「イートライク」の称呼は生じない旨を主張する。しかし，引用商標２に接した取引者，需要者らが，「－」（ハイフン）で区切られた冒頭の「Ｅ」の文字と後方の「ＴＲＩＫＥ」の語とを区分して認識したからといって，「Ｅ」と「ＴＲＩＫＥ」を切り離して発音することが通常であるとはいえず，むしろ，前記アのとおり，同様の構成からなる標章において，全体の欧文字部分を一連称呼する例が一般的にみられることからすれば，引用商標２から「イートライク」の一連の称呼が自然に生じることは明らかといえる。
また，原告は，商品の型式等を表示する簡易な識別標識として，片仮名又は欧文字とハイフンを組み合わせた記号を使う例があることを主張するが，それは，引用商標２と同様に，一つの語の冒頭に欧文字１字と「－」（ハイフン）を付してなる標章が使用される態様の一例を述べるものにすぎず，当該構成からなる標章であれば，当然に上記のような識別標識として認識されるというものではない（現に，上記アで示したとおり，原告主張のような識別標識としての使用以外の使用例が多数存在する。）し，「Ｅ－ＴＲＩＫＥ」という文字列に，識別標識であると認識させる特別な特徴があるわけでもない。したがって，原告の上記主張は，引用商標２から「イートライク」の称呼が生じることを否定する理由となるものではない。したがって，原告の上記①及び②の主張はいずれも理由がない。ウ以上によれば，引用商標２からは，「イートライク」の称呼が生じるものと認められる。
また，前記１(2)で述べたところによれば，引用商標２は，「三輪の自転車またはオートバイ」等を意味する既成語である「ＴＲＩＫＥ」の冒頭に，「－」（ハイフン）記号を介して，電子化されたものを表す「Ｅ」の欧文字を冠してなる造語としても認識される可能性があり得るものといえるから，これに接した取引者，需要者らとしては，「電子化された三輪のオートバイ」等を想起することも考えられるが，そのようなものは特定の観念をもつものとして一般に認知されているものではないことからすると，引用商標２から特定の観念が生じるとまではいい難いというべきである。
⑵類否の判断
以上を前提に，本願商標と引用商標２とを対比すると，両商標は，「イートライク」の称呼を同一にするものである。
また，本願商標は「ｅＴｒｉｋｅ」の欧文字からなるところ，その文字の態様は，太字のゴチック風の書体であり，格別特異なデザインが施されているものではなく，他方，引用商標２は「Ｅ－ＴＲＩＫＥ」の欧文字及びハイフン記号を標準文字で表してなるものである。しかるところ，両商標は，「－」（ハイフン）記号の有無のほか，前者が大文字と小文字の組合せからなるのに対し後者が大文字のみからなることや書体の相違が見られるものの，いずれも格別顕著な相違とはいえないものであり，他方，欧文字の綴りを同一にすることから，外観上近似した印象を与えるものということができる。さらに，本願商標と引用商標２からは，いずれも特定の観念を生じないものと認められるから，この点において両商標に相違があるものではない。以上のとおり，本願商標と引用商標２は，「イートライク」の称呼を共通にする上，その外観においても近似した印象を与えるものであり，また，観念においても相違があるものではないことからすると，互いに相紛れるおそれのある類似する商標というべきである。
４結論
以上によれば，本願商標と引用商標１及び２とは類似する商標であると認められるから，この点に関する本件審決の判断に誤りはなく，原告主張の取消事由は理由がない。
よって，原告の請求は理由がないから，これを棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官      鶴岡稔   彦
裁判官      大西勝滋
裁判官      杉浦正   樹
（別紙）            本願商標目録
（別紙）            引用商標目録
１登録番号           登録第５４０２３３７号
出願日          平成２２年９月２８日
設定登録日        平成２３年４月１日
登録商標（標準文字）イートライク
指定商品         陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），自動車並びにその部品及び附属品，二輪
自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品
２登録番号           登録第５４２５４３２号
出願日          平成２２年９月２８日
設定登録日        平成２３年７月１５日
登録商標（標準文字）Ｅ－ＴＲＩＫＥ
指定商品             陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），自動車並びにその部品及び附属品，二輪
自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品


平成２３年１０月２４日判決言渡
平成２２年(行ケ)第１０２４５号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２３年９月１４日
判                決
原            告      トールゲゼルシャフトミット
ベシュレンクテルハフツング
訴訟代理人弁護士      大      野      聖      二訴訟代理人弁理士      松任    谷      優      子被            告      ロームアンドハース   カンパニー訴訟代理人弁護士      片      山      英      二同                    本      多      広      和訴訟代理人弁理士      加      藤      志麻    子同                    田      村      恭      子
主                文
１特許庁が無効２００８－８００２９１号事件について平成２２年３月２９日にした審決のうち，「特許第３９９２４３３号の請求項１～７，１８に係る発明についての特許を無効とする。」との部分を取り消す。２訴訟費用は被告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１請求
主文同旨。
第２当事者間に争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「相乗作用を有する生物致死性組成物」とする特許第３９９２４３３号（出願日：平成１０年８月２０日，パリ条約による優先権主張国：欧州特許庁，優先日：平成９年８月２０日，登録日：平成１９年８月３日）に係る特許の特許権者である。
被告は，平成２０年１２月２５日，上記特許の請求項１ないし１８に係る発明の特許（以下「本件特許」という。）について無効審判（無効２００８－８００２９１号事件）の請求をした。
特許庁は，平成２２年３月２９日，「特許第３９９２４３３号の請求項１～７，１８に係る発明についての特許を無効とする。特許第３９９２４３３号の請求項８～１７に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」との審決（以下「審決」という。）をし，その謄本は，同年４月８日，原告に送達された。
２特許請求の範囲
本件特許の明細書（以下，図面と併せ，「本件明細書」という。）の特許請求の範囲（請求項の数１８）の請求項１ないし１８の記載は，次のとおりである（以下，請求項１に係る発明を「本件発明１」のようにいい，本件発明１ないし１８をまとめて「本件発明」という。）。
【請求項１】
少なくとも２つの活性な殺菌剤を含み，活性な殺菌剤のひとつが２－メチルイソチアゾリン－３－オン（判決注：以下，明細書の記載を転記する場合も含めて，「ＭＩＴ」と表記することがある。）である，病原性微生物によって感染されるものに付与される生物致死性組成物において，より活性な殺菌剤として１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オン（以下，明細書の記載を転記する場合も含めて，「ＢＩＴ」と表記することがある。）を含み，５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オン（以下，明細書の記載を転記する場合も含めて，「ＣＭＩＴ」と表記することがある。）を含まないことを特徴とする生物致死性組成物。
【請求項２】
２－メチルイソチアゾリジン－３－オンと１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンとを，５０～１：１～５０の重量比で含むことを特徴とする請求項１記載の生物致死性組成物。
【請求項３】
２－メチルイソチアゾリン－３－オンと１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンとを，１５～１：１～８の重量比で含むことを特徴とする請求項２記載の生物致死性組成物。
【請求項４】
２－メチルイソチアゾリン－３－オンと１，２－ベンゾイソチアゾリン－３－オンとを，生物致死性組成物の合計量に対して１～２０重量％含むことを特徴とする請求項１，２または３記載の生物致死性組成物。
【請求項５】
極性および／または非極性の液状媒体を含むことを特徴とする請求項１，２，３または４記載の生物致死性組成物。
【請求項６】
極性の液状媒体として，水，炭素数１～４の脂肪族アルコール，グリコール，グリコールエーテル，グリコールエステル，ポリエチレングリコール，ポリプロピレングリコールおよびＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミドからなる群から選ばれた１種または２種以上の混合物を含むことを特徴とする請求項５記載の生物致死性組成物。
【請求項７】
極性の液状媒体が水であり，組成物のｐＨが７～９であることを特徴とする請求項６記載の生物致死性組成物。
【請求項８】
非極性の液状媒体として，キシレンおよび／またはトルエンを含むことを特徴とする請求項５記載の生物致死性組成物。
【請求項９】
活性殺菌剤として，３－ヨード－２－プロピニル－Ｎ－ブチルカルバメートを追加的に含むことを特徴とする請求項１，２，３，４，５，６，７または８記載の生物致死性組成物。
【請求項１０】
２－メチルイソチアゾリン－３－オンと１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンとの組み合わせと，３－ヨード－２－プロピニル－Ｎ－ブチルカルバメートとの重量比が，１：１０～１００：１であることを特徴とする請求項９記載の生物致死性組成物。
【請求項１１】
活性殺菌剤として，２－ｎ－オクチルイソチアゾリン－３－オンを追加的に含むことを特徴とする請求項１，２，３，４，５，６，７，８，９または１０記載の生物致死性組成物。
【請求項１２】
２－メチルイソチアゾリン－３－オンと１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンとの組み合わせと，２－ｎ－オクチルイソチアゾリン－３－オンとの重量比が，１：１０～１００：１であることを特徴とする請求項１１記載の生物致死性組成物。
【請求項１３】
活性殺菌剤として，ホルムアルデヒドまたはホルムアルデヒド源を追加的に含むことを特徴とする請求項１，２，３，４，５，６，７，８，９，１０，１１または１２記載の生物致死性組成物。
【請求項１４】
２－メチルイソチアゾリン－３－オンと１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンとの組み合わせと，ホルムアルデヒドまたはホルムアルデヒド源との重量比が，１：１００～１０：１であることを特徴とする請求項１３項記載の生物致死性組成物。
【請求項１５】


活性殺菌剤として，２－ブロモ－２－ニトロプロパン－１，３－ジオールを追加的に含むことを特徴とする請求項１，２，３，４，５，６，７，８，９，１０，１１，１２，１３または１４記載の生物致死性組成物。
【請求項１６】
２－メチルイソチアゾリン－３－オンと１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンとの組み合わせと，２－ブロモ－２－ニトロプロパン－１，３－ジオールとの重量比が，１：１０から１０：１であることを特徴とする請求項１５記載の生物致死性組成物。
【請求項１７】
２－メチルイソチアゾリン－３－オンと１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンとの重量比が１：１であることを特徴とする請求項９，１０，１１，１２，１３，１４，１５または１６記載の生物致死性組成物。
【請求項１８】
病原性微生物を制御するための，請求項１，２，３，４，５，６，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，１６または１７記載の生物致死性組成物の用途。
３審決の理由
審決の理由は，別紙審決書写しのとおりである。審決の判断の概要は，以下のとおりである。
(1)本件発明１ないし３は，特開平６－１３８６１５号公報（甲１）記載の発明であるから，特許法２９条１項３号に該当する。本件発明４及び７は，甲１記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，同条２項に該当する。本件発明５，６及び１８は，甲１記載の発明であるか又は同発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，同条１項３号又は同条２項に該当する。以上により，本件発明１ないし７及び１８は，無効とすべきである。本件発明８ないし１７に係る特許については，無効とすべき理由を認めることはできない。
(2)審決は，甲１に記載された発明（以下「甲１発明」という。）の内容を以下のとおり認定した。
ア「少なくとも２つの活性な殺菌・殺カビ剤を含み，活性な殺菌・殺カビ剤のひとつが２－メチルイソチアゾリン－３－オンである，生物致死性組成物において，１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンを含み，ゼラチン１ｋｇあたり２－メチルイソチアゾリン－３－オン及び１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンを０．５ｇずつ含有することを特徴とする生物致死性組成物。」（審決書１３頁１９行～２４行）の発明（以下「甲１発明１」という。）
イ「少なくとも２つの活性な殺菌・殺カビ剤を含み，活性な殺菌・殺カビ剤のひとつが２－メチルイソチアゾリン－３－オンである，生物致死性組成物において，１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンを含み，ゼラチン１ｋｇあたり２－メチルイソチアゾリン－３－オン及び１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンを０．５ｇずつ含有することを特徴とする生物致死性組成物の用途。」（審決書１３頁２７行～３２行）の発明（以下「甲１発明２」という。）ウ「少なくとも２つの活性な活性な殺菌・殺カビ剤を含み，活性な殺菌・殺カビ剤のひとつが２－メチルイソチアゾリン－３－オンである，生物致死性組成物において，１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンを含み，水又は例えばアルコール類（メタノール，エタノール，イソプロパノール等），ケトン類（アセトン等），グリコール類（エチレングリコール，プロピレングリコール等），エステル類（酢酸エチル等）等の有機溶媒のうち写真性能に悪影響をおよぼさない溶媒に溶解したことを特徴とする生物致死性組成物。」（審決書１４頁８行～１４行）の発明（以下「甲１発明３」という。）
(3)本件発明１と甲１発明１との対比判断
ア一致点
少なくとも２つの活性な殺菌剤を含み，活性な殺菌剤のひとつが２－メチルイソチアゾリン－３－オンである，生物致死性組成物において，１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンを含むことを特徴とする生物致死性組成物（審決書１４頁２８行～３１行）
イ一応の相違点
（ア）生物致死性組成物について，前者では「病原性微生物によって感染されるものに付与される」と特定されているのに対し，後者では，そのような特定がな
されていない点
（イ）前者では「より活性な殺菌剤として１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンを含」むと特定されているのに対し，後者ではそのような特定がなされてい
ない点
（ウ）前者では「５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンを含まない」と特定されているのに対し，後者ではそのような特定がなされていない点（審決書１４頁３２行～１５頁３行）
ウ特許法２９条１項３号該当性の判断
（ア）相違点（ア）について
甲１発明１の生物致死性組成物は，病原性微生物によって感染されるものに付与される生物致死性組成物であるといえるから，上記相違点（ア）は実質的な相違ではない。
（イ）相違点（イ）について
甲１発明１においても，生物致死性組成物に２－メチルイソチアゾリン－３－オンと１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンとの両者が含まれているから，相違点（イ）は実質的な相違ではない。
（ウ）相違点（ウ）について


甲１発明１は，「少なくとも２つの活性な殺菌剤を含み，活性な殺菌剤のひとつが２－メチルイソチアゾリン－３－オンである，生物致死性組成物において，１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンを含むことを特徴とする生物致死性組成物。」であって，甲１発明１には，５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンを含有させるとの記載はない。また，甲１には，２－メチルイソチアゾリン－３－オンと５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンである５－クロロ－２－メチル－４－イソチアゾリン－３－オンとは別の化合物として記載されており，実施例においても２－メチルイソチアゾリン－３－オンと１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンとを含む例は記載されているが，この例において，５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンを含ませるとの記載はない。よって，本件明細書を参酌しても，形式的には，相違点（ウ）についての相違はない。さらに，本件発明１において「５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンを含まない」ことの実質的な意味を検討するに，本件明細書（段落【００２１】，【００３４】）及び引用に係る米国特許第５４６６８１８号の明細書の記載によれば，２－メチルイソチアゾリン－３－オンは，５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンの塩酸塩と２－メチルイソチアゾリン－３－オンの塩酸塩との混合物を分離することにより得られるものであって，２－メチルイソチアゾリン－３－オンには，５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンが含有されているものと認められる。そして，２－メチルイソチアゾリン－３－オンには，５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンが０．４／９８＝１／２４５未満含まれているものは，実質的に純粋な２－メチルイソチアゾリン－３－オンであるとしている。
本件明細書には，「この方法で得た反応生成物を，たとえばカラムクロマトグラフィーで精製してもよい。」と記載されているが，カラムクロマトグラフィーによる精製でも特定の物質を完全に除去することはできないことは当業者の常識であるから，本件発明において，「５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンを含まない」とは，実質的に５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンを含まないを意味するものと認められる。
そうすると，甲１発明１において２－メチルイソチアゾリン－３－オンに不純物として５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンが仮にわずかに含まれているとしても，本件発明においても２－メチルイソチアゾリン－３－オンに５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンは実質的に含有しない，言い換えれば，２－メチルイソチアゾリン－３－オンに５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンをわずかな量含有することを許容するものであるから，２－メチルイソチアゾリン－３－オンに含まれる５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンにつき，両者の含有量の差違が明らかにされなければ，本件発明の２－メチルイソチアゾリン－３－オンと甲１発明１の２－メチルイソチアゾリン－３－オンとに差違があるものとすることはできず，相違点（ウ）については，実質的に相違しないものである。
そうしてみると，本件発明１と甲１発明１とは，「少なくとも２つの活性な殺菌剤を含み，活性な殺菌剤のひとつが２－メチルイソチアゾリン－３－オンである，病原性微生物によって感染されるものに付与される生物致死性組成物において，より活性な殺菌剤として１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンを含み，５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンを含まないことを特徴とする生物致死性組成物。」で一致し，異なるところがない。・・・以上のとおり，本件発明１は，その出願前（優先日前）に日本国内又は外国において頒布された甲１記載の発明であるから，特許法第２９条第１項第３号に該当し，特許を受けることができない。（審決書１７頁２２行～１８頁１９行）。
(4)本件発明２及び３と甲１発明１との対比判断
ア一致点
少なくとも２つの活性な殺菌剤を含み，活性な殺菌剤のひとつが２－メチルイソチアゾリン－３－オンである，生物致死性組成物において，１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンを含み，２－メチルイソチアゾリジン－３－オンと１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンとを，１：１の重量比で含むことを特徴とする生物致死性組成物。（審決書１８頁下から６行～２行）
イ一応の相違点
（エ）生物致死性組成物について，前者では「病原性微生物によって感染されるものに付与される」と特定されているのに対し，後者では，そのような特定がなさ
れていない点
（オ）前者では「より活性な殺菌剤として１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンを含」むと特定されているのに対し，後者ではそのような特定がなされていな
い点
（カ）前者では「５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンを含まない」と特定されているのに対し，後者ではそのような特定がなされていない点（審決書１９頁１行～９行）
ウ特許法２９条１項３号該当性の判断
上記相違点（エ）ないし（カ）については，上記(3)ウで検討した理由と同様の理由により，実質的に異なるものではない。よって，本件発明２及び３は，その出願前（優先日前）に日本国内又は外国において頒布された甲１記載の発明であるから，特許法２９条１項３号に該当し，特許を受けることができない。
(5)本件発明４と甲１発明１との対比判断
ア一致点
少なくとも２つの活性な殺菌剤を含み，活性な殺菌剤のひとつが２－メチルイソチアゾリン－３－オンである，生物致死性組成物において，１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンを含むことを特徴とする生物致死性組成物。（審決書１９頁２４行～２７行）
イ一応の相違点
（キ）生物致死性組成物について，前者では「病原性微生物によって感染されるものに付与される」と特定されているのに対し，後者では，そのような特定がな
されていない点
（ク）前者では「より活性な殺菌剤として１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンを含」むと特定されているのに対し，後者ではそのような特定がなされていな
い点
（ケ）前者では「５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンを含まない」と特定されているのに対し，後者ではそのような特定がなされていない点（コ）前者では，「２－メチルイソチアゾリン－３－オンと１，２－ベンゾイソチアゾリン－３－オンとを，生物致死性組成物の合計量に対して１～２０重量％含む」のに対して，後者では，「ゼラチン１ｋｇあたり２－メチルイソチアゾリン－３－オン及び１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンを０．５ｇずつ含有する」


点（審決書１９頁２９行～２０頁７行）
ウ特許法２９条２項該当性の判断
上記相違点（キ）ないし（ケ）については，上記(3)ウで検討した理由と同様の理由により，実質的に異なるものではない。
上記相違点（コ）について甲第１号証には，一般式（１）～（３）の化合物を親水性コロイド１kg当り０．０５ｇ～５０ｇ添加すること（摘記(1e)）が記載されており，２－メチルイソチアゾリン－３－オンと１，２－ベンゾイソチアゾリン－３－オンを親水性コロイドは，一般式（２）及び（３）に該当するものである。また，添加量は，親水性コロイドに対して０．００５～５％に相当する。ゼラチンは親水性コロイドであって，ゼラチンが生物致死性組成物としての直接ポジカラー感光材料のほぼ全重量を占めるものである。そして，ゼラチンに対して２－メチルイソチアゾリン－３－オンと１，２－ベンゾイソチアゾリン－３－オンを１～５％含有させた場合に，生物致死性組成物に含まれる両者の割合は，約１～約５％になり，本件発明４に一致する。
この添加量は，防菌，防ばい効果を目的として添加するものであるから，甲１発明１において，２－メチルイソチアゾリン－３－オンと１，２－ベンゾイソチアゾリン－３－オンをゼラチンに対して１～５％，すなわち，生物致死性組成物に対して，約１～約５％添加することは，当業者が必要に応じて適宜なし得ることである。そして，本件発明４において，「２－メチルイソチアゾリン－３－オンと１，２－ベンゾイソチアゾリン－３－オンとを，生物致死性組成物の合計量に対して１～２０重量％含むこと」による格別の作用効果も見いだせず，本件発明４の効果が甲１発明１に記載された事項から予測されるところを超えて優れているとはいえない。
したがって，本件発明４は，甲第１号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。・・・以上のとおり，本件発明４は，その出願前（優先日前）に日本国内又は外国において頒布された甲第１号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により，特許を受けることができない。（審決書２０頁１１行～２１頁１行）
(6)本件発明５及び６と甲１発明３との対比判断
ア本件発明５と甲１発明３との一致点
少なくとも２つの活性な殺菌剤を含み，活性な殺菌剤のひとつが２－メチルイソチアゾリン－３－オンである，生物致死性組成物において，１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンを含み，極性の液状媒体を含むことを特徴とする生物致死性組成物。（審決書２１頁２３行～２６行）
イ本件発明６と甲１発明３との一致点
少なくとも２つの活性な殺菌剤を含み，活性な殺菌剤のひとつが２－メチルイソチアゾリン－３－オンである，生物致死性組成物において，１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンを含み，極性の液状媒体として水を含むことを特徴とする生物致死性組成物。（審決書２１頁２７行～３０行）
ウ一応の相違点
（サ）生物致死性組成物について，前者では「病原性微生物によって感染されるものに付与される」と特定されているのに対し，後者では，そのような特定がなさ
れていない点
（シ）前者では「より活性な殺菌剤として１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンを含」むと特定されているのに対し，後者ではそのような特定がなされていな
い点
（ス）前者では「５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンを含まない」と特定されているのに対し，後者ではそのような特定がなされていない点（セ）前者では，「２－メチルイソチアゾリン－３－オンと１，２－ベンゾイソチアゾリン－３－オンとを，生物致死性組成物の合計量に対して１～２０重量％含む」のに対して，後者では，「ゼラチン１ｋｇあたり２－メチルイソチアゾリン－３－オン及び１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンを０．５ｇずつ含有する」
点（審決書２１頁下から６行～２２頁１０行）
エ特許法２９条２項該当性の判断
上記相違点（サ）ないし（ス）については，上記(3)ウで検討した理由と同様の理由により，実質的に異なるものではない。
上記相違点（セ）については，上記(5)ウで検討した理由と同様の理由により，甲１記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができた。よって，本件発明５及び６は，その出願前（優先日前）に日本国内又は外国において頒布された甲１記載の発明であるから特許法２９条１項３号に該当し，又は，同じく甲１記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により，特許を受けることができない。（審決書２２頁１２行～２２行）
(7)本件発明７と甲１発明３との対比判断
ア一致点
少なくとも２つの活性な殺菌剤を含み，活性な殺菌剤のひとつが２－メチルイソチアゾリン－３－オンである，生物致死性組成物において，１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンを含み，極性の液状媒体として水を含むことを特徴とする生物致死性組成物。（審決書２３頁１行～５行）
イ相違点
（ソ）生物致死性組成物について，前者では「病原性微生物によって感染されるものに付与される」と特定されているのに対し，後者では，そのような特定がなさ
れていない点
（タ）前者では「より活性な殺菌剤として１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンを含」むと特定されているのに対し，後者ではそのような特定がなされていな
い点
（チ）前者では「５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンを含まない」と特定されているのに対し，後者ではそのような特定がなされていない点（ツ）前者では，「組成物のｐＨが７～９である」と特定されているのに対して，
後者ではそのような特定がなされていない点
（テ）前者では，「２－メチルイソチアゾリン－３－オンと１，２－ベンゾイソチアゾリン－３－オンとを，生物致死性組成物の合計量に対して１～２０重量％含む」のに対して，後者では，「ゼラチン１ｋｇあたり２－メチルイソチアゾリン－３－オン及び１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンを０．５ｇずつ含有する」
点（審決書２３頁８行～２５行）
ウ特許法２９条２項該当性判断
上記相違点（ソ）ないし（チ）については，上記(3)ウで検討した理由と同様の理由により，実質的に異なるものではない。


上記相違点（ツ）について直接ポジカラー感光材料は，強酸性又は強アルカリ性の状態で保管又は使用するものではなく，２－メチルイソチアゾリン－３－オン及び１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンを水又は有機溶媒に溶解する際にも，強酸性又は強アルカリ性の溶解状態とすることはない。そうすると，２－メチルイソチアゾリン－３－オン及び１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンを水に溶解させた溶液の組成物において，生物致死性を保持させるために組成物のｐＨを中性付近の７～９とすることは，当業者が適宜なし得ることである。上記相違点（テ）については，上記「オ」の「オ－２」（判決注：前記(5)ウ）で検討した理由と同様の理由により，甲第１号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。そして，本件発明７において，「組成物のｐＨが７～９であること」による格別の作用効果も見いだせず，本件発明７の効果が甲１発明３に記載された事項から予測されるところを超えて優れているとはいえない。したがって，本件発明７は，甲第１号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。・・・以上のとおり，本件発明７は，その出願前（優先日前）に日本国内又は外国において頒布された甲第１号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により，特許を受けることができない。（審決書２３頁２７行～２４頁１２行）
(8)本件発明１８と甲１発明２との対比判断
ア一致点
少なくとも２つの活性な殺菌剤を含み，活性な殺菌剤のひとつが２－メチルイソチアゾリン－３－オンである，生物致死性組成物において，１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンを含み，２－メチルイソチアゾリジン－３－オンと１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンとを，１：１の重量比で含むことを特徴とする生物致死性組成物の用途。（審決書２４頁２５行～２９行）
イ相違点
（ト）前者では生物致死性組成物の用途が「病原性微生物を制御するための」と特定されているのに対し，後者ではそのような特定がなされていない点（ナ）生物致死性組成物について，前者では「病原性微生物によって感染されるものに付与される」と特定されているのに対し，後者では，そのような特定がなさ
れていない点
（ニ）前者では「より活性な殺菌剤として１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンを含」むと特定されているのに対し，後者ではそのような特定がなされていな
い点
（ヌ）前者では「５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンを含まない」と特定されているのに対し，後者ではそのような特定がなされていない点（ネ）前者では，「２－メチルイソチアゾリン－３－オンと１，２－ベンゾイソチアゾリン－３－オンとを，生物致死性組成物の合計量に対して１～２０重量％含む」のに対して，後者では，「ゼラチン１ｋｇあたり２－メチルイソチアゾリン－３－オン及び１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンを０．５ｇずつ含有する」点（ノ）前者では，「組成物のｐＨが７～９である」と特定されているのに対して，後者ではそのような特定がなされていない点（審決書２４頁下から４行～２５頁１８行）
ウ特許法２９条２項該当性の判断
相違点（ト）（審決２５頁２０行，２１行の「相違点（テ）」及び同２６行，２７行の「相違点（ツ）」は，いずれも「相違点（ト）」の誤記と認める。）については，甲１発明１の生物致死性組成物は，病原性微生物によって感染されるものに付与される生物致死性組成物であるといえ，生物致死性とは，微生物を死に至らしめること，すなわち，その存在量を制御するためのものといえる。そうすると，甲１発明２における生物致死性組成物は，「病原性微生物を制御するための」ものといえるから，相違点（ト）は実質的な相違ではない。
相違点（ナ）ないし（ヌ）については（審決中，２５頁２８行の「上記相違点（ト）～（ニ）」とあるのは「上記相違点（ナ）～（ヌ）」の誤記と認める。），前記(3)ウで検討した理由と同様の理由により，実質的に異なるものではない。上記相違点（ネ）については，前記(5)ウで検討した理由と同様の理由により，甲１記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。上記相違点（ノ）については，上記(7)ウで検討した理由と同様の理由により，甲１記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。よって，本件発明１８は，その出願前（優先日前）に日本国内又は外国において頒布された甲１記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により，特許を受けることができない。（審決書２５頁２０行～２６頁４行）
第３当事者の主張
１取消事由に係る原告の主張
審決は，本件発明１の「５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンを含まないことを特徴とする」という構成の技術的意義を誤り，これに対応する甲１発明の構成を看過した結果，甲１発明と本件発明１の相違点（ウ），本件発明２及び３との相違点（カ），本件発明４との相違点（ケ），本件発明５及び６との相違点（ス），本件発明７との相違点（チ）及び本件発明１８との相違点（ヌ）についての認定を誤り，新規性の判断を誤った。
(1)取消事由１（相違点（ウ）に係る新規性判断の誤り）審決は，本件発明１に関して，相違点（ウ）「５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンを含まない」について，本件発明は「２－メチルイソチアゾリン－３－オンに５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンをわずかな量含有することを許容するものである」と認定した上で，「２－メチルイソチアゾリン－３－オンに含まれる５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンにつき，両者の含有量の差違が明らかにされなければ，本件発明の２－メチルイソチアゾリン－３－オンと甲１発明１の２－メチルイソチアゾリン－３－オンとに差違があるものとすることはできず，相違点（ウ）については，実質的に相違しないものである。」と判断した（審決書１７頁３０行～１８頁８行）。
しかし，審決の判断には誤りがある。
すなわち，新規性とは，引用例に本件発明が開示されているか否か，換言すれば，本件発明と引用発明が区別できるか否かという問題であるから「両者の含有量の差違」が具体的数値として明らかにされなくても，両発明を区別できれば，新規性は否定されない。


２－メチルイソチアゾリン－３－オン（ＭＩＴ）と５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オン（ＣＭＩＴ）は，いずれも古くから用いられているイソチアゾロン系の抗微生物剤で，両者の構造的な相違は５位の塩素の有無のみである。ＭＩＴはバクテリアに対しては良好な活性を示すが，Aspergillusnigerなどの真菌類（カビ）に対する活性は小さく，そのＭＩＣはバクテリアに対するＭＩＣの５０～１００倍程度になる。一方，ＣＭＩＴは非常に広いスペクトルをもち，バクテリアから真菌類（カビ），そして藻類に対しても高い抗微生物活性を有する。一般的に，ＣＭＩＴの抗微生物活性はＭＩＴに比較して４００－５００倍とされている。ＣＭＩＴほど広いスペクトル（広範囲の微生物に対する効果）を有する抗微生物剤はなく，それゆえＣＭＩＴは何年もの間，多くの物質，とくに塗料に加工される高分子エマルジョンに使用される保存剤として標準的なものであった。通常の工業的生産過程においては，まず，ＣＭＩＴ：ＭＩＴ＝３：１の混合物が得られる。しかし，ＭＩＴがアレルギーや過敏性等の問題が極めて低い安全な殺菌剤であるのに対し，ＣＭＩＴは塩素を含み，アレルギー反応や過敏反応を引き起こす。また，多くの国々では，産業排水中のＡＯＸ値（有機塩素の濃度等）に法的な規制を設けており，ＣＭＩＴを含む製品は特定の表示が求められている。ＣＭＩＴは優れた抗微生物剤であるが，こうした問題のため，その含有量を減らすことが望まれ，ＭＩＴを主成分としてわずかなＣＭＩＴを含む製品である「Ｋｏｒｄｅｋ（コーデック）」が開発された（４７重量％のＭＩＴと０．３７重量％のＣＭＩＴを含む）。Ｋｏｒｄｅｋは，多くの場合良好な結果を示したが，その抗菌効果の大半はＣＭＩＴによるものであった。ＣＭＩＴは，ＭＩＴに比較して格段に高い抗菌活性を有し，わずか１．２％存在する（ＭＩＴ９８．８％中）だけでも高い相乗的効果を発揮するからである。ＣＭＩＴは，安全性や環境面から減量が望まれるものの，その広範なスペクトルと強力な抗微生物活性から，生物致死性組成物にとって必要な存在であった。
本件発明は，単独での抗微生物活性はあまり高くないＭＩＴと１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オン（ＢＩＴ）を組み合わせることで，その相乗効果により，広い抗菌スペクトルと高い抗菌活性を達成した点に第一の特徴がある。ＭＩＴは真菌類（カビ）に対する効果は小さく，ＢＩＴも，ある種のものを除いて，真菌類に対する効果は小さい。しかし，ＭＩＴとＢＩＴを同時に使用すると，それぞれ単独では効果のない真菌類（カビ）に対しても良好な抗微生物効果を示し，ＣＭＩＴに匹敵する高い抗微生物活性と広いスペクトル（広範囲の微生物に対する効果）を有するようになる。ＭＩＴとＢＩＴの相乗効果によって，当時一般的であった“ＣＭＩＴを含むＭＩＴ”から，その抗微生物活性を維持したままＣＭＩＴを除去することが可能になった。本件発明は，ＣＭＩＴを含まないことにより，ＣＭＩＴに起因する人体や環境に対する悪影響を排除した。
本件優先日当時，“ＣＭＩＴを含まないＭＩＴ”やその製造方法は公知であったが，製品としての“５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オン（ＣＭＩＴ）を含まない２－メチルイソチアゾリン－３－オン（ＭＩＴ）”は市販されておらず，単にＭＩＴと言えば，それは通常“ＣＭＩＴを含むＭＩＴ”を意味するものであった。「５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンを含まない」との要件は，こうした本件優先日当時一般に用いられていた“ＣＭＩＴを含むＭＩＴ”と区別するために加えられた記載である。それゆえ，単にＭＩＴとしか記載されていない甲１発明は，「ＣＭＩＴを含まない」という要件によって，本件発明と形式的に区別される。
また，「ＣＭＩＴを含まない」とは，「実質的にＣＭＩＴを含まない」ことであり，それは「微生物学的に活性な量のＣＭＩＴを含まない」ことを意味する。そして，この要件によって，本件発明と甲１発明は実質的にも区別される。すなわち，甲１発明のＭＩＴは，ＣＭＩＴの存在を裏付ける防カビ効果（Aspergillusnigerに対する効果）によって本件発明と明確に区別される。したがって，不可避的に存在するＣＭＩＴの「含有量」を具体的に明らかにしなくても，本件発明と甲１発明を区別することは可能であり，本件発明の新規性を否定することはできないから，本件発明の新規性を否定した審決の判断には誤りがある。
(2)取消事由２（相違点（カ）に係る新規性判断の誤り）審決は，本件発明２及び３に関して，相違点（エ）～（カ）を認定した上で，「相違点（エ）～（カ）については，上記（ウ）の「ウ－２」で検討した理由と同様の理由により，実質的に異なるものではない」と認定，判断した（審決書１９頁１１，１２行）。
しかし，相違点（カ）は，取消事由１で述べた相違点（ウ）に相当するものであり，すべて取消事由１で主張したことが妥当する。したがって，審決は，相違点（カ）の認定を誤り，その判断を誤ったものである。


(3)取消事由３（相違点（ケ）に係る新規性判断の誤り）審決は，本件発明４に関して，相違点（キ）～（コ）を認定した上で，「相違点（キ）～（ケ）については，上記（ウ）の「ウ－２」で検討した理由と同様の理由により，実質的に異なるものではない」と認定，判断した（審決書２０頁９，１０行）。
しかし，相違点（ケ）は，取消事由１で述べた相違点（ウ）に相当するものであり，すべて取消事由１で主張したことが妥当する。したがって，審決は，相違点（ケ）の認定を誤り，その判断を誤ったものである。
(4)取消事由４（相違点（ス）に係る新規性判断の誤り）審決は，本件発明５及び６に関して，相違点（サ）～（セ）を認定した上で，「相違点（サ）～（ス）については，上記（ウ）の「ウ－２」で検討した理由と同様の理由により，実質的に異なるものではない」と認定，判断した（審決書２２頁１２，１３行）。
しかし，相違点（ス）は，取消事由１で述べた相違点（ウ）に相当するものであり，すべて取消事由１で主張したことが妥当する。したがって，審決は，相違点（ス）の認定を誤り，その判断を誤ったものである。
(5)取消事由５（相違点（チ）に係る新規性判断の誤り）審決は，本件発明７に関して，相違点（ソ）～（テ）を認定した上で，「相違点（ソ）～（チ）については，上記（ウ）の「ウ－２」で検討した理由と同様の理由により，実質的に異なるものではない」と認定，判断した（審決書２３頁２７，２８行）。
しかし，相違点（チ）は，取消事由１で述べた相違点（ウ）に相当するものであり，すべて取消事由１で主張したことが妥当する。したがって，審決は，相違点（チ）の認定を誤り，その判断を誤ったものである。
(6)取消事由６（相違点（ヌ）に係る新規性判断の誤り）審決は，本件発明１８に関して，相違点（ト）～（ノ）を認定した上で，「相違点（ト）～（ノ）については，上記（ウ）の「ウ－２」で検討した理由と同様の理由により，実質的に異なるものではない」と認定，判断した（審決書２５頁２８，２９行）。
しかし，相違点（ヌ）は，取消事由１で述べた相違点（ウ）に相当するものであり，すべて取消事由１で主張したことが妥当する。したがって，審決は，相違点（ヌ）の認定を誤り，その判断を誤ったものである。
２被告の反論
(1)取消事由１に対し
本件明細書には，「実質的にＣＭＩＴを含まない」とはどの程度のＣＭＩＴ量を含まないことを意味するのか，あるいは，「実質的にＣＭＩＴを含まないＭＩＴ」をどのように得るかについて記載がなく，かつ，本件発明１に対応した実施例は，単なるＭＩＴとＢＩＴの組み合わせを開示するにすぎない。本件発明１に対応するＭＩＴとＢＩＴからなる実施例は，優先基礎明細書の時点から記載されてはいるが，当該優先基礎明細書には，「ＣＭＩＴを含まない」との技術的構成についての記載はなく，ＣＭＩＴを含ないとの点は，発明の解決すべき課題ではなかった。
甲１にもＭＩＴとＢＩＴの組み合わせからなる組成物が記載されており，甲１発明を解釈するに当たり，本件発明１と同様，優先日時点における当業者の技術常識が参酌されるべきであるから，本件発明１と甲１発明とを区別するべき根拠はない。
(2)取消事由２ないし６に対し
原告は，本件発明２ないし７，１８に関して，取消事由２ないし６を主張するが，その内容は，すべて，取消事由１と同様である。そうすると，取消事由１に理由がないことは，上記（１）で述べたとおりであるから，取消事由２～６も同様の理由により理由がない。
(3)以上によれば，審決を取り消すべき理由はない。
第４当裁判所の判断
当裁判所は，本件発明１の特許請求の範囲（請求項１）には，「ＣＭＩＴ（５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オン）を含まない」との技術的構成により限定される旨の記載がされているのに対し，甲１には，ＣＭＩＴが含有されたことによる問題点（解決課題）及び解決手段等の言及は一切なく，したがって「ＣＭＩＴを含まない」との技術的構成によって限定するという技術思想に関する記載又は示唆は何らされていないにもかかわらず，審決が，本件発明１は甲１発明１であるとして，特許法２９条１項３号に該当する（新規性を欠く）とした判断には，少なくとも，新規性を欠くとした判断の論理及び結論に誤りがあると解する。その理由は，以下のとおりである。
特許法２９条１項は，特許出願前に，公知の発明，公然実施された発明，刊行物に記載された発明を除いて，特許を受けることができる旨を規定する。出願に係る発明（当該発明）は，出願前に，公知，公然実施，刊行物に記載された発明であることが認められない限り（立証されない限り），特許されるべきであるとするのが同項の趣旨である。


当該発明と出願前に公知の発明等（以下「公知発明」という場合がある。）を対比して，公知発明が，当該発明の特許請求の範囲に記載された構成要件のすべてを充足する発明である場合には，当該発明は特許を受けることができないのはいうまでもない（当該発明は新規性を有しない。）。これに対して，公知発明が，当該発明の特許請求の範囲に記載された構成要件の一部しか充足しない発明である場合には，当該発明は特許を受けることができる（当該発明は新規性を有する。）。ただし，後者の場合には，公知発明が，「一部の構成要件」のみを充足し，「その他の構成要件」について何らの言及もされていないときは，広範な技術的範囲を包含することになるため，論理的には，当該発明を排除していないことになる。したがって，例えば，公知発明の内容を説明する刊行物の記載について，推測ないし類推することによって，「その他の構成要件についても限定された範囲の発明が記載されているとした上で，当該発明の構成要件のすべてを充足する」との結論を導く余地がないわけではない。しかし，刊行物の記載ないし説明部分に，当該発明の構成要件のすべてが示されていない場合に，そのような推測，類推をすることによってはじめて，構成要件が充足されると認識又は理解できるような発明は，特許法２９条１項所定の文献に記載された発明ということはできない。仮に，そのような場合について，同法２９条１項に該当するとするならば，発明を適切に保護することが著しく困難となり，特許法が設けられた趣旨に反する結果を招くことになるからである。上記の場合は，進歩性その他の特許要件の充足性の有無により特許されるべきか否かが検討されるべきである。
上記の観点から，新規性を否定した審決の当否を検討する。
１事実認定
（1）本件明細書の記載等
ア特許請求の範囲の記載
本件明細書の特許請求の範囲（請求項１）の記載は，「少なくとも２つの活性な殺菌剤を含み，活性な殺菌剤のひとつが２－メチルイソチアゾリン－３－オン（ＭＩＴ）である，病原性微生物によって感染されるものに付与される生物致死性組成物において，より活性な殺菌剤として１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オン（ＢＩＴ）を含み，５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オン（ＣＭＩＴ）を含まないことを特徴とする生物致死性組成物。」である。
イ発明の詳細な説明の記載
本件明細書の発明の詳細な説明には，以下の記載がある（甲４５）。【発明の詳細な説明】【０００１】本発明は，有害な微生物に影響を与えられるものへの付加剤としての生物致死性組成物に関するものである。より詳細には，本発明は，相乗的に相互作用する少なくとも２つの活性な殺生物性物質を有する生物致死性組成物に関するものであり，該活性な物質のうちの１つが２－メチルイソチアゾリン－３－オンであることを特徴とするものである。【０００２】生物致死性剤は多くの分野で用いられており，たとえば，有害なバクテリア，真菌類，または藻類を抑制するために使用される。そのような組成物中における４－イソチアゾリン－３－オン類（３－イソチアゾロン類と呼ばれることもある）の使用は，これらの物質が非常に効果的な生物致死性合物を含んでいるため，かなり以前から知られている。
【０００３】これらの化合物のうちの１つが５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンである。この化合物は確かに優れた殺菌活性を示すが，その一方で，この化合物を実際に取り扱う際には様々な欠点を抱えている。たとえば，この化合物は，使用者にアレルギーを引き起こすことが多い。また，多くの国々では，産業排水中のＡＯＸ値に法的な規制を設けており，そこでは，活性炭素に吸着され得る有機性の塩素，臭素，およびヨウ素化合物が水中に特定濃度以上に存在していてはならない。この規制が，５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンの広範な使用を妨げている。さらに，この化合物は，特定の状況下，たとえば，ｐＨ値が高かったり，求核試薬または還元剤の存在下において，充分な安定性をもっていない。
【０００４】殺菌活性を有する別な既知のイソチアゾリン－３－オンは，２－メチルイソチアゾリン－３－オンである。この化合物を代替的に使用することにより，５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンの様々な欠点，たとえばアレルギーのハイリスクを回避できるのは事実であるが，この化合物の殺菌活性はかなり低い。したがって，５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンを単に２－メチルイソチアゾリン－３－オンで置換するのは不可能である。【０００９】本発明の目的は，その成分が相乗的に相互作用し，これにより，同時に使用すると，成分を個々に使用した場合に必要な濃度に比べ，それよりも低い濃度で使用することができる点において改善がされた生物致死性組成物を提供することである。したがって，ヒトおよび環境が被曝して汚染される程度が減少し，また，有害な微生物を抑制するのに必要な経費も削減される。【００１０】この目的は，少なくとも２つの活性な殺生物性物質を有し，そのうちの１つが２－メチルイソチアゾリン－３－オンである本発明の生物致死性組成物により達成される。本組成物は，より活性な殺生物性物質として１，２－ベンズイソチアゾリン－３－オンを含み，５－クロロ－２－メチル－イソチアゾリン－３－オンを含有する生物致死性組成物を除外している点に特徴を有するものである。【００１１】本発明の生物致死性組成物は，たとえば５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンのように，これまで実際に用いられているが，健康や環境に関して不利益を被る活性な物質に取って代わることができるという利点を有している。さらに，本発明の生物致死性組成物は，必要な場合，好ましい媒体として水により生成することができる。したがって，乳化剤，有機溶媒，および／または安定剤の付加を必要としない。そのうえ，本発明によれば，たとえば，殺生物活性の増強，微生物で汚染される物質の長期保護能力の改善，保護すべき物質との適合性の改善，または毒性学的あるいは生態毒性学的ふるまいの改善などの観点から，より活性物質を付加することにより，本組成物を特定の目標に合わせることもできる。【００２１】２－メチルイソチアゾリン－３－オンおよび１，２－ベンズイソチアゾリン－３－オンは既知の物質である。２－メチルイソチアゾリン－３－オンは，たとえば，米国特許第５４６６８１８号にしたがって作製することができる。この方法で得た反応生成物を，たとえばカラムクロマトグラフィーで精製してもよい。
【００９５】実施例１１
微生物，Aspergillusnigerに対する，２つの活性物質，ＭＩＴとＢＩＴの相乗作用が実施例１と同様に示されている。


【００９７】以下の表ＸIIIは，試験した生物致死性組成物のＭＩＣ値を示している。ＭＩＴを単独で使用した場合のＭＩＣ値は７５０ｐｐｍであり，ＢＩＴを単独で使用した場合のＭＩＣ値は１００ｐｐｍであった。
（2）甲１の記載等
甲１発明に係る明細書（甲１）には，以下の記載がある。【０００１】【産業上の利用分野】本発明は，予めかぶらされていない内部潜像型ハロゲン化銀乳剤を利用して直接にポジカラー画像を得るハロゲン化銀直接ポジカラー感光材料の処理方法に関する。・・・
【０００２】【従来の技術】反転処理工程やネガフィルムを用いず，直接にポジカラー画像を得る写真法として，予めかぶらされていない内部潜像型ハロゲン化銀乳剤を有するハロゲン化銀直接ポジカラー感光材料を，像様露光後，カブリ処理を施したか，又はカブリ処理を施しながら，表面現像を行なう方法が知られている。この予めかぶらされていない内部潜像型ハロゲン化銀乳剤とは，ハロゲン化銀粒子の主として内部に感光核を有し，露光によって粒子内部に主として潜像が形成されるタイプのものである。
【０００３】このような内部潜像型ハロゲン化銀乳剤を有するハロゲン化銀直接ポジカラー感光材料（以下，単に感光材料と言うことあり。）は，近年にその処理工程の簡便さが受け入れられ，コピー用途やカラープルーフ用途等に利用されている。
・・・
【０００４】一般に，ハロゲン化銀写真感光材料は支持体上に，１ないしそれ以上の感光性乳剤層を塗布し，必要に応じ，下引層，中間層，フィルター層，アンチハレーション層，保護層などの層を塗布してなるものである。これらの写真層のバインダーとして用いられる親水性コロイドとしては，ゼラチン，アルブミン，カゼイン等の蛋白質，カルボキシメチルセルローズ，ヒドロキシエチルセルローズ等のセルローズ誘導体，寒天，アルギン酸ソーダ，でん粉誘導体などの糖誘導体，合成親水性コロイド，例えば，ポリビニルアルコール，ポリ－Ｎ－ビニルピロリドン，ポリアクリル酸共重合体，ポリアクリルアミドまたはその誘導体などが知られている。
・・・
【０００５】一方，ハロゲン化銀写真材料に用いられるこれらの親水性コロイドは，細菌，カビ，酵母などの作用を受けて腐敗または分解することも知られている。たとえば，写真材料の製造に際して，これらの親水性コロイドが腐敗または分解すると塗布液の粘度や塗布された膠の物理的強度が低下したりするほか，局部的にこれらの親水性コロイドが分解される結果として塗布膜の均一性が保たれなくなったり，親水性コロイドの分解生成物が写真的な悪影響をもたらす場合もある。写真材料に用いられる親水性コロイドの細菌，カビ，酵母などによるこのような腐敗，分解作用を防止するために，いわゆる防腐剤や防ばい剤を，写真材料の製造工程のいずれかの段階で，前述のごとき親水性コロイドを含む液に添加することが行なわれてきた。
【０００６】一般にこのような目的のため防腐，防ばい剤として，最もしばしば使用されるのがフェノールである。しかし，フェノールは，少量の添加では防腐，防ばい効果が十分ではなく，さらに生体に対する毒性が強いということもあって最適な防菌，防ばい剤ではない。一方，特開昭５４－２７４２４号，同５９－１４２５４３号及び同５９－２２８２４７号において本発明の防菌剤，防ばい剤をハロゲン化銀カラー写真感光材料のバインダーとして用いられる親水性コロイドに使用することが開示されている。これらの防菌剤，防ばい剤は，防菌，防ばい効果は優れているが予めかぶらされていない内部潜像型ハロゲン化銀乳剤を有するハロゲン化銀直接ポジカラー感光材料に使用し，カラー現像液で連続処理（ランニング処理）した場合，最大濃度（Ｄmax)の低下及び最小濃度（Ｄmin)の上昇を生じ，画像性能が著しく低下してしまうことが判明した。
【０００７】【発明が解決しようとする課題】したがって，本発明の目的は，直接ポジカラー感光材料のバインダーとして用いられる親水性コロイドを十分に防菌，防ばいしつつ，かつ補充量が少なかったり，閑散処理であったりする状態の時においても，最大濃度の低下及び最小濃度の上昇が少ない，安定してカラー画像を得るハロゲン化銀直接ポジカラー感光材料の処理方法を提供することにある。【０００８】【課題を解決するための手段】本発明者らは鋭意検討の結果，本発明の目的は，以下の方法により達成されることを見いだした。支持体上に，少なくとも１層の予めかぶらされていない内部潜像型ハロゲン化銀粒子を含有するハロゲン化銀乳剤と色素形成カプラーを含む感光層が設けられてなる直接ポジカラー写真感光材料を発色現像液で処理する方法において，該感光材料の支持体上の少なくとも一層に下記一般式（判決注：一般式は省略。以下同じ）（１），（２）又は（３）で表される化合物の少なくとも１種を含有し，該発色現像液が下記一般式（４），（５）又は（６）で表される化合物の少なくとも一種と亜硫酸化合物を０．０５モル／リットル含有することを特徴とする直接ポジカラー写真感光材料の処理方法。【００２５】・・・一般式（１）で示される化合物の具体例としては，下記の例示化合物が挙げられる。
【００２９】上記一般式（１）で示される化合物は，一部市販されているものもあり，容易に入手することができる。上記例示化合物のうち好ましい化合物としては，（１－１），（１－２），（１－３），（１－４）及び（１－５）である。前記一般式（２）及び（３）で示される化合物の具体例を以下に示すがこれらに限定されない。
【００３０】（２－１）２－メチル－４－イソチアゾリン－３－オン（２－２）５－クロロ－２－メチル－４－イソチアゾリン－３－オン（２－３）２－メチル－５－フェニル－４－イソチアゾリン－３－オン（２－４）４－ブロモ－５－クロロ－２－メチル－４－イソチアゾリン－３－オン（２－５）２－ヒドロキシメチル－４－イソチアゾリン－３－オン（２－６）２－（２－エトキシエチル）－４－イソチアゾリン－３－オン（２－７）２－（Ｎ－メチル－カルバモイル）－４－イソチアゾリン－３－オン（２－８）５－ブロモメチル－２－（Ｎ－ジクロロフェニル－カルバモイル）－４
－イソチアゾリン－３－オン
（２－９）５－クロロ－２－（２－フェニルエチル）－４－イソチアゾリン－３－
オン
（２－１０）４－メチル－２－（３，４－ジクロロフェニル）－４－イソチアゾリ
ン－３－オン


【００３１】（３－１）１，２－ベンズイソチアゾリン－３－オン（３－２）２－（２－ブロモエチル）－１，２－ベンズイソチアゾリン－３－オン（３－３）２－メチル－１，２－ベンズイソチアゾリン－３－オン（３－４）２－エチル－５－ニトロ－１，２－ベンズイソチアゾリン－３－オン（３－５）２－ベンジル－１，２－ベンズイソチアゾリン－３－オン（３－６）２－クロロ－１，２－ベンズイソチアゾリン－３－オン【００３２】これらの例示化合物は，米国特許第２，７６７，１７２号，米国特許第２，７６７，１７３号，米国特許第２，７６７，１７４号，米国特許第２，８７０，０１５号，英国特許第３４８，１３０号，フランス国特許第１，５５５，４１６号等に合成方法及び他の分野への適応例が記載されている。上記本発明に用いられる一般式（１），（２）及び（３）の化合物は，本発明のハロゲン化銀カラー写真感光材料のバインダーとして用いられる親水性コロイド１kg当り０．０５ｇ～５０ｇ使用することが好ましく，特に好ましくは０．１ｇ～１０ｇである。（判決注：（２－１）はＭＩＴ，（２－２）はＣＭＩＴ，（３－１）はＢＩＴ）【００９７】本発明においては，カブリ防止剤として，一般式（４）～（６）の本発明の化合物を使用するが，本発明の効果を阻害しない範囲においては，その他の公知のカブリ防止剤（または現像抑制剤）を添加しても差し支えない。・・・
【０１３１】【表１】
試料No.    ゼラチンへの添加物及び添加量（ゼラチン１Kgあたり）
１０１    フェノール０．５ｇ
１０２    １－１    ０．５ｇ
１０３    ２－１    ０．５ｇ
１０４    ２－１    １．０ｇ
１０５    ３－１    ０．５ｇ
１０６    ３－１    １．０ｇ
１０７    ２－１    ０．５ｇ
３－１    ０．５ｇ
【０１３２】【表２】
No.試料    亜硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ   添加剤（４－１）△Dmax△Dmin   カビの発生
No.タンク液補充液   タンク液補充液
1   1010.03      0.04    0        0     -0.17+0.07    わずかに有比較例2   102   〃      〃     〃       〃    -0.30+0.05         無       〃3   103   〃      〃     〃       〃    -0.31+0.05         〃       〃4   104   〃      〃     〃       〃    -0.35+0.05         〃       〃5   105   〃      〃     〃       〃    -0.33+0.05         〃       〃6   106   〃      〃     〃       〃    -0.37+0.05         〃       〃7   107   〃      〃     〃       〃    -0.36+0.05         〃       〃8   1010.06      0.08    〃       〃    -0.13+0.06    わずかに有   〃9   102   〃      〃     〃       〃    -0.17+0.04         無       〃10   103   〃      〃     〃       〃    -0.18+0.04         〃       〃11   104   〃      〃     〃       〃    -0.20+0.04         〃       〃12   105   〃      〃     〃       〃    -0.19+0.04         〃       〃13   106   〃      〃     〃       〃    -0.21+0.04         〃       〃14   107   〃      〃     〃       〃    -0.20+0.04         〃       〃15   1010.03      0.04   0.005   0.007   -0.19+0.06    わずかに有   〃16   102   〃      〃     〃       〃    -0.33+0.04         無       〃17   103   〃      〃     〃       〃    -0.35+0.04         〃       〃18   104   〃      〃     〃       〃    -0.37+0.04         〃       〃19   105   〃      〃     〃       〃    -0.35+0.04         〃       〃20   106   〃      〃     〃       〃    -0.39+0.04         〃       〃21   107   〃      〃     〃       〃    -0.38+0.04         〃       〃22   1010.06      0.08    〃       〃    -0.10+0.05    わずかに有   〃23   102   〃      〃     〃       〃    -0.05+0.02         無     本発明24   103   〃      〃     〃       〃    -0.05+0.02         〃       〃25   104   〃      〃     〃       〃    -0.05+0.02         〃       〃26   105   〃      〃     〃       〃    -0.05+0.02         〃       〃27   106   〃      〃     〃       〃    -0.05+0.02         〃       〃28   107   〃      〃     〃       〃    -0.05+0.02         〃       〃
２判断
（1）本件発明１の「ＣＭＩＴを含まない」との構成要件により，技術的範囲を
限定したことの意義について


本件発明１に係る特許請求の範囲の記載によれば，本件発明１は，概要，①「ＭＩＴ，ＢＩＴを含む」，②「ＣＭＩＴを含まない」，③「病原性微生物によって感染されるものに付与される生物致死性組成物」との各構成要件によって限定された技術的範囲からなる発明である。
そして，「ＣＭＩＴを含まない」との構成要件によって，その技術的範囲に限定を加えた趣旨については，発明の詳細な説明欄の記載によれば，ＣＭＩＴは，バクテリア，真菌類（カビ）及び藻類に対して，高い抗微生物活性を有するという利点があるが，他方，アレルギー反応等人体に悪影響を引き起こし，産業排水中のＡＯＸ値（有機塩素等の濃度）を高めるため，産業排水規制の観点から，その使用が望まれない等の欠点があったため，そのような課題に対する解決方法として，ＭＩＴとＢＩＴを同時に使用して，各成分を個々に使用した場合に必要な濃度に比べ，低い濃度で使用しても抗微生物効果を発揮させることができるようにし，かつ「ＣＭＩＴを含まない」との限定をすることにより，課題解決に至った趣旨の説明がされている。
上記のとおりであるから，「ＣＭＩＴを含まない」との構成要件を付加することにより，その技術的範囲を限定した趣旨は明確であり，また，特許請求の範囲に記載された「ＣＭＩＴを含まない」との文言の意義も不明瞭な点はない。
（2）甲１発明の内容について
アこれに対して，甲１には，以下の技術が記載されている。すなわち，①直接ポジカラー写真を得る方法において，感光材料中に，公知の防腐剤・防黴剤を配合し，現像液の成分を工夫することにより，感光材料の防菌・防黴対策と，写真の性能低下防止を達成することを解決課題としていること，②その課題解決手段として，カラー写真感光材料を発色現像液で処理する方法において，一般式（１）ないし（３）で表される防菌剤，防黴剤の少なくとも１種を感光材料の支持体上の少なくとも一層に包含させること（判決注：防菌・防黴効果を有するものとして例が示された化合物の組み合わせは，１４００種類を超える。），該発色現像液が一般式（４）ないし（６）で表される化合物の少なくとも一種，及び亜硫酸化合物を含有することを特徴とする直接ポジカラー写真感光材料が示されていること，③組合せの対象とされる化合物群（２）中には，ＭＩＴ（２－１）のみならずＣＭＩＴ（２－２）も挙げられており，また，化合物群（３）中にはＢＩＴ（３－１）が挙げられていること，④実施例１には，ＭＩＴとＢＩＴを組み合わせた例が示され，【表１】に記載されたNo.１０７の試料は，ゼラチンを親水性コロイドの成分として含有する写真感光材料であって，ゼラチン１ｋｇ当たり，ＭＩＴを０．５ｇ及びＢＩＴを０．５ｇの割合で含有するものが示されている（段落【０００１】ないし【０００８】，【００２９】ないし【００３１】，【０１３１】）。


しかし，甲１及びその引用文献には，防菌・防黴剤の組成物として用いられるＭＩＴについて，「ＣＭＩＴを含まない」ことについては言及がなく，ＣＭＩＴが含まれたことによって生じる欠点に関する指摘もない。したがって，甲１において，ＣＭＩＴが含まれることによる欠点を回避するという技術思想は示されていない。甲１に接した当業者は，「ＣＭＩＴを含まない」との構成要件によって限定された範囲の発明が記載されていると認識することはなく，甲１には，「ＣＭＩＴを含む発明」との包括的な概念を有する発明が記載されていると認識するものと解される。イもっとも，甲１には，ＭＩＴ及びＢＩＴからなる実施例（試料   No.１０７を用いる例）が示されている。そこで，この点について検討する。甲１には，甲１に係る発明において用いるＭＩＴ等について，「これらの例示化合物は，米国特許第２，７６７，１７２号，米国特許第２，７６７，１７３号，米国特許第２，７６７，１７４号，米国特許第２，８７０，０１５号，英国特許第３４８，１３０号，フランス国特許第１，５５５，４１６号等に合成方法及び他の分野への適応例が記載されている。」と記載されているが，その他製造方法等を限定するような記載はない。また，米国特許第５，４６６，８１８号（甲４０）に記載の方法によれば，「ＭＩＴにＣＭＩＴが０．４／９８＝１／２４５未満含まれている」こと，及び「実質的に純粋なＭＩＴ」を得ることは不可能でないことが示され，さらに，甲１が引用するフランス国特許第１，５５５，４１６号（甲２０）において，引用された甲２４には，ＭＩＴの製造方法が記載されており，同方法によれば，ＣＭＩＴを生成しない方法が存在することも認められる。しかし，甲１に上記の記載があったとしても，上記アで認定したとおり，甲１に接した当業者は，「ＣＭＩＴを含まない」との構成によって限定された範囲の発明が記載されていると認識することはないというべきである。すなわち，①甲１発明には，上記のとおり，ＣＭＩＴが含まれたことによって生じる問題点に関する指摘は，全くされていないこと，②のみならず，甲１発明では，ＣＭＩＴが一般式（２）で示される化合物の具体例（２－２）として記載されていること，③本件優先日において，当業者が利用可能なＭＩＴとしては，ＣＭＩＴとの混合物しか市販されていなかったこと（甲７，甲３４ないし３９，乙６），④甲１の表２に示される実施例として用いられたＭＩＴにＣＭＩＴが含まれるか否かを，原告において追試により確認した結果によれば，実施例は，純粋なＭＩＴからなるものではなく，むしろＭＩＴにＣＭＩＴが含まれたものであると推測されること（甲２５，２８，４２，４３），⑤甲１の出願人と同一の出願人の特許出願に係る明細書において，「ＭＩＴの合成法では，ＣＭＩＴの生成が避けられず，仕方なくこれまで両者の混合物を使用してきた」，「ＭＩＴを単一に得ることは難しく，製造コストの点からわざわざ分離してまで使用することはしなかったからである。」（甲４６，平成１６年３月出願）などの記述があり，本件発明の出願日（優先日）当時においても，一般に，上記明細書に記述されていたとおりの認識がされていたと推認されること等の諸事実を総合すれば，当業者であれば，甲１発明において使用されるＭＩＴは，当然にＣＭＩＴを含有するものであり，製造コストをかけて，ＣＭＩＴを除去するような化合物を使用することはないと認識していたものと解するのが合理的である。
そうすると，甲１には，ＭＩＴ及びＢＩＴからなる実施例が示されていたとしてもなお，同実施例の記載から直ちに，「ＣＭＩＴを含まない」との構成要件を充足する発明が記載，開示されていると認定することはできない。ウなお，審決は，本件明細書において，①ＭＩＴを作成することができるとして引用された米国特許第５，４６６，８１８号明細書（甲４０）によれば，ＭＩＴは，ＣＭＩＴとＭＩＴとの混合物を分離することによって得られるものであって，ＭＩＴ中のＣＭＩＴが１／２４５未満含まれているものは，実質的に純粋なＭＩＴであるとしていること，②本件明細書に「この方法で得た反応生成物を，たとえばカラムクロマトグラフィーで精製してもよい。」【００２１】との記載を指摘して，カラムクロマトグラフィーによる精製でも特定の物質を完全に除去することはできないことは当業者の常識であるから，本件発明において，「ＣＭＩＴを含まない」とは「ＣＭＩＴが僅かな量を含んだものを許容する」趣旨であると解釈した上，本件発明におけるＣＭＩＴの含有量と甲１発明におけるＣＭＩＴの含有量の差異が明らかにされなければ，相違点ウは，実質的に相違しないと判断している。しかし，「両者の含有量の差違が明らかにされなければ」差違があるものとすることはできないとの点につき，本件発明１が甲１発明であること（すなわち，本件発明１が新規性を有しないこと）を根拠付ける事実は，審判請求人（被告）において，その事実が存在することの主張，立証を負担すべきであるから，審決の判断は，その点において失当である。
３小括
(1)取消事由１について
以上のとおり，甲１には，ＣＭＩＴが含有されたことによる問題点（解決課題）及び解決手段等の言及は一切なく，したがって「ＣＭＩＴを含まない」との技術的構成によって限定するという技術思想に関する記載又は示唆は何らされていないから，審決が，本件発明１は，甲１発明１であるとして，特許法２９条１項３号に該当する（新規性を欠く）と判断した点は，その限りにおいて誤りがある。
(2)取消事由２ないし６について


平成２４年３月５日判決言渡
平成２３年（行ケ）第１０２３７号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２４年２月２０日
判決
原告         株式会   社島津   製作所訴訟代   理人弁   理士         喜多俊   文
江口裕   之
被告         特許庁   長官
指定代   理人         常盤    務
川本眞   裕
黒瀬雅   一
田村正   明
主文
特許庁が不服２００９－２５２５０号事件について平成２３年６月１５日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告が求めた判決
主文同旨
第２事案の概要
本件訴訟は，特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は，進歩性の有無である。
１特許庁における手続の経緯
原告は，名称を「歯車ポンプまたはモータ」とする発明につき，平成１６年５月１９日，特許出願をした（特願２００４－１４８６１９号）。原告は，平成２１年９月１７日，本件特許出願につき拒絶査定を受けたので，同年１２月２１日，不服審判請求をしたが（不服２００９－２５２５０号），特許庁は，平成２３年６月１５日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は同月２８日に原告に送達された。
２本願発明の要旨
本願発明は，高温，高圧の条件下で使用される歯車ポンプ又はそのモータに関する発明で（請求項の数は１），平成２１年３月１８日付けの手続補正後の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項１（本願発明）】
「噛合する一対の歯車と，これら歯車の側面に隣接する可動側板と，前記歯車及び前記可動側板を収容するケーシングとを具備し，可動側板の外側面とケーシングの内周面との間に形成される圧力バランス領域に高圧流体を導き入れるように構成
した歯車ポンプまたはモータにおいて，
前記圧力バランス領域の高圧側と低圧側とを隔てるガスケットを前記可動側板の
外側面に形成したガスケット溝に嵌め入れて装着し，
かつ，前記圧力バランス領域の高圧側に連通する凹欠を，互いに接合する前記ガスケットと前記可動側板との何れかの接合面に設けており，前記凹欠が，前記ガスケット溝の溝壁と溝底とがなす隅部のＲをとっている部位にまで達していることを特徴とする歯車ポンプまたはモータ。」
３審決の理由の要点
本願発明は，本件出願前に頒布された下記刊行物１に記載された引用発明に基づいて，本件出願当時，当業者において容易に発明することができたもので，進歩性を欠く。
【刊行物１】実願昭５８－１５２７０５号（実開昭６０－５８８８９号）のマイ
クロフィルム（甲１）
【刊行物１に記載された発明（引用発明）】
「噛合する一対の歯車２，３と，これら歯車２，３の側面に隣接する可動形の側板４と，前記歯車２，３及び前記可動形の側板４を収容するケーシング１とを具備し，可動形の側板４の外側面とケーシング１の内周面との間に形成される圧力バランス領域に高圧流体を導き入れるように構成した歯車ポンプまたはモータにおいて，前記圧力バランス領域の高圧領域Ｈと低圧領域Ｌとを隔てるガスケット６を前記可動形の側板４の外側面に形成したガスケット溝５に嵌め入れて装着し，かつ，前記圧力バランス領域の高圧領域Ｈに連通する隙間１０を，互いに接合する前記ガスケット６と前記可動形の側板４との接合面のうち前記ガスケット６の接合面に設けている歯車ポンプまたはモータ。」
【一致点】
「噛合する一対の歯車と，これら歯車の側面に隣接する可動側板と，前記歯車及び前記可動側板を収容するケーシングとを具備し，可動側板の外側面とケーシングの内周面との間に形成される圧力バランス領域に高圧流体を導き入れるように構成
した歯車ポンプまたはモータにおいて，
前記圧力バランス領域の高圧側と低圧側とを隔てるガスケットを前記可動側板の
外側面に形成したガスケット溝に嵌め入れて装着し，
かつ，前記圧力バランス領域の高圧側に連通する凹部を，互いに接合する前記ガスケットと前記可動側板との何れかの接合面に設けている歯車ポンプまたはモータ」である点。
【相違点】
・相違点１
前記凹部に関し，本願発明は，「凹欠」であるのに対し，引用発明は，隙間１０である点。
・相違点２
前記凹部に関し，本願発明は，「前記ガスケット溝の溝壁と溝底とがなす隅部のＲをとっている部位にまで達している」のに対し，引用発明は，そのような構成を具備しているかどうか明らかでない点。
【相違点に係る構成の容易想到性の審決判断（５，６頁）】
「（相違点１について）
本願発明の前記『凹欠』に関し，本願の特許請求の範囲の請求項１には，『前記圧力バランス領域の高圧側に連通する凹欠』と記載されるのみであって，本願明細書及び図面に実施例として図５に図示されているような大きさや形状（例えば，微小な溝状構成）が特定されているものではない。
一方，刊行物１には，『この帯状部１６の先端面１６ａと前記溝５の底面５ａとの間には，前記高圧ポート１２に連通する隙間１０が形成されるようになっている。』・・・と記載されていることから，刊行物１の第４図に記載された隙間１０は，第３図の斜視図の記載等も合わせてみると，溝５の底面５ａとガスケット６の帯状部１６との間に形成され，高圧ポート１２に連通するものであるから，本願発明の『凹欠』は，引用発明の隙間１０と実質的に相違するものではない。
したがって，上記相違点１は，実質的な相違点ではない。
（相違点２について）


刊行物１には，『この帯状部１６の先端面１６ａと前記溝５の底面５ａとの間には，前記高圧ポート１２に連通する隙間１０が形成されるようになっている。』，『ポンプが作動すると，吐出側の高圧流体が，溝５の外周囲だけでなく，該溝５の底面５ａとガスケット６の帯状部１６との間に形成される隙間１０にも侵入することになる。』，及び『前記隙間１０内に導入された高圧流体の圧力によって，前記ガスケット６の帯状部１６がボディ７の端壁７ｂの内面７ｃに押し付けられ固定される』・・・と記載されている。
また，刊行物１には，このような隙間１０を設けることによって，『側板４の静圧バランスを適正に確保することができる。』・・・，及び『本考案は，・・・側板の静圧バランスの適正化を図って容積効率を有効に向上させることができ』・・・と記載されている。上記記載からみて，引用発明において，吐出側の高圧流体が，溝５の外周囲だけでなく，溝５の底面５ａとガスケット６の帯状部１６との間に形成される隙間１０にも侵入することによって，侵入しない場合に比べて，また，侵入する程度に応じて，可動形の側板４を歯車２，３の方へ押圧する液圧力が増減し，圧力バランスが変化することは技術的に自明の事項である。本願発明は『前記ガスケット溝の溝壁と溝底とがなす隅部のＲをとっている部位にまで達している』ものであるが，本願明細書及び図面に記載された従来例を示す図８に『Ｒ』と図示されるのみであって，本願明細書，特許請求の範囲及び図面の記載（例えば，実施例を示す図４の記載）をみても，範囲Ｒがどこからどこまでを指すのか必ずしも明確でないことを考慮すると，引用発明において，隙間１０を設ける範囲を，良好な圧力バランスとなるように必要かつ適切な範囲とすることは，当業者における設計変更の範囲内の事項にすぎない。してみれば，引用発明の隙間１０を，ガスケット溝５の溝壁と溝底とがなす隅部のＲをとっている部位にまで達するようにすることにより，上記相違点２に係る本願発明の構成とすることは，技術的に格別の困難性を有することなく当業者が容易に想到できるものであって，これを妨げる格別の事情は見出せない。
また，本願発明が奏する効果についてみても，引用発明が奏する効果以上の格別顕著な効果を奏するものとは認められない。
したがって，本願発明は，刊行物１に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。」
第３原告主張の審決取消事由
１引用発明の認定の誤り及び一致点，相違点の認定の誤り（取消事由１）本願発明の特許請求の範囲にいう「凹欠」は，部分的に窪んで欠けているもの（部分）を意味するから，凹んでいない（窪んでいない）部分が窪んでいる部分の両脇（両側）にあることが必要である。なお，「凹部」を物の表面が部分的に窪んでいる（凹んでいる）部分（箇所）と解するとしても，乙第１号証第５図のように凹んでいる部分の片側（一方の脇）にしか張り出した部分がないときにも「凹」に当たるとするのは，「凹」の意味を相当曲解するものであるし，引用発明にいう「帯状部１６」が本願発明にいう「凹欠」に相当するとすると，本願発明にいう「物の表面」に相当するものは引用発明の「突条部１６」になってしまい，凸部以外の部分はすべて凹部になるから不自然である。
他方，引用発明における隙間１０は，ガスケット溝５の底面５ａとガスケット６の帯状部分１６の間に形成されるもので，数字の「３」の字状のガスケット６の外側は完全に開放され，上記隙間１０の両脇（両側）に凹んでいない（窪んでいない）部分があるわけではないから，上記隙間１０は本願発明にいう「凹欠」に相当するものではない。
しかるに，審決は，「引用発明の『隙間１０』は，『凹部』である限りにおいて，本願発明の『凹欠』にひとまず相当する。」（４頁）と説示し，「前記圧力バランス領域の高圧側に連通する凹部を，互いに接合する前記ガスケットと前記可動側板との何れかの接合面に設けている歯車ポンプまたはモータ」が一致点である（同頁）と説示するが，上記の引用発明の認定（「隙間１０」に係る認定）や，上記認定に基づく本願発明と引用発明の一致点，相違点の認定には誤りがある。２相違点に係る構成の容易想到性の判断の誤り及び本願発明の作用効果の看過
（取消事由２）
(1)ア前記１のとおり，本願発明にいう「凹欠」とは，部分的に窪んで欠けているもの（部分）を意味するにもかかわらず，審決は，本願明細書で「凹欠」の大きさや形状（微小な溝状構造など）が特定されていないとし，また上記「凹欠」の意義についての解釈（発明の要旨認定）を明らかにしないままで，本願発明にいう「凹欠」と引用発明の「隙間１０」の対比判断（相違点１），相違点に係る構成の容易想到性判断を行っており，判断の手法が適切でない。イ本願明細書の段落【００１６】，図４，５の記載や，従前の特許公報における「凹欠」の語の使用例，さらには本願発明の技術的課題（段落【０００５】や作用効果（解決手段，段落【０００６】）に照らせば，本願発明にいう「凹欠」の意義は前記１のとおりに解釈される。そうすると，本願発明にいう「凹欠」と引用発明における「隙間１０」とは，その構成が実質的にも異なるものであって，帯状部１６の先端面１６ａと溝５の底面５ａとの間に形成された隙間１０が高圧ポート１２に連通しているというだけで，「本願発明の『凹欠』は，引用発明の隙間１０と実質的に相違するものではない。」とした審決の判断（相違点１関係，５頁）は誤りである。
(2)ア審決は，本願発明にいう「前記ガスケット溝の溝壁と溝底とがなす隅部のＲをとっている部位にまで達している」の意義を明らかにせず，かつガスケット６の隙間１０の態様を明らかにせずに相違点２を認定し，これを前提に容易想到性判断を行っており，判断の手法が適切でない。


イ本願発明の特許請求の範囲の記載に照らせば，「Ｒ」がガスケット溝の隅部を指していることは明らかであるし，本願明細書の段落【０００５】，【００１３】，【００１７】，図８の記載や従前の特許公報における「Ｒ」の語の使用例，あるいは本願発明の特徴に照らせば，本願発明にいう「隅部のＲをとっている部位」が「ガスケット溝の溝壁と溝底とがなす隅部において曲面を形成した部分」をいうことも明らかである。しかるに，審決は，本願発明の適切な要旨認定をしないまま，「本願明細書，特許請求の範囲及び図面の記載・・・をみても，範囲Ｒがどこからどこまでを指すのか必ずしも明確でない」としており（６頁），審決のかかる認定判断は誤りである。


ウ本願発明は，「作動液が高温，高圧となると，・・・ガスケット溝の隅部とガスケットとが範囲Ｒで密着することにより，可動側板６を歯車の方へ押圧する液圧力Ｆが失われ，可動側板６に対する圧力バランスが変化し，作動液の側方への漏れ量が増大して容積効率が悪化すること」を技術的課題とし，「圧力バランス領域の高圧側に連通する凹欠を，互いに接合する前記ガスケットと前記可動側板との何れかの接合面に設けて，前記凹欠が，前記ガスケット溝の溝壁と溝底とがなす隅部のＲをとっている部位にまで達しているようにした」構成を採用して，密着状態でも凹欠に高圧の作動液を導入することにより，Ｒ範囲において歯車の方へ押圧する力の確保を可能としたものである。他方，引用発明は，「幅の狭いガスケットを用いた場合に低圧領域側へ変形し，いわゆるはみだしが生じやすいこと」及び「はみだし防止のため幅の広いガスケットを用いた場合，つぶし代のばらつきによって，側板が必要以上に大きな力で歯側面に押し付けられて機械効率が悪い製品が混入すること」を技術的課題とし，刊行物１では「可動側板６に対する圧力バランス」の変化という本願発明の技術的課題について開示も示唆もされていない。しかも，引用発明は，ガスケット６に，帯状部１６とその周縁部に当該溝５に底面に密着するシール用の突条部１７を設け，当該溝の底面と帯状部１６との隙間１０に高圧流体を導入し得るよう構成することで，隙間１０に導入される高圧流体により帯状部１６をボディ７の端壁７ｂの内面７ｃに押し付けて固定することでガスケット６が低圧領域側へはみ出さないようにし，一方，ガスケットによるつぶし代のばらつきの技術的課題を，幅が狭く押し付ける力が大きく変動しない突条部１７の構成を採用することによって解決したものである。そうすると，本願発明と引用発明とでは技術的課題やその解決手段が異なるのであって，引用発明の場合，帯状部１６をボディ７の端壁７ｂの内面７ｃへ押し付ける力は，ガスケット６が低圧領域側へはみ出すことを防止し得るものであれば足りるから，本願発明のように，隅部のＲ範囲において可動側板６を歯車の方へ押し付けられる力を得る必要はないし，また隅部のＲ範囲における歯車側との微妙な圧力バランスを達成する必要もない。したがって，刊行物１中には，引用発明の隙間１０を，ガスケット溝の溝壁と溝底とが成す隅部のＲを取っている部位にまで達するように改める動機付けがない。しかるに，審決は本願発明と引用発明の技術的課題の違いや発明の特徴の違いを考慮せずに，「引用発明において，隙間１０を設ける範囲を，良好な圧力バランスとなるように必要かつ適切な範囲とすることは，当業者における設計変更の範囲内の事項にすぎない。」（６頁）とするが，この判断は上記のとおり誤りである。なお，本願発明にいう「Ｒをとっている部位にまで」とは，凹欠に高温，高圧の作動液を流入させた場合に，本願発明の技術的課題及び効果を生じる範囲，すなわち，Ｒの範囲であって歯車の方へ押圧する力を確保できる範囲を意味し，Ｒの全範囲に及ぶ必要はないが，Ｒの範囲に僅かでも達していれば足りるものではない。また，被告が設計的事項の範囲内の根拠とする乙第３号証のリップシール２４は，本願発明の技術的課題と全く関係しないから，これを本願発明のガスケットとして用いる動機付けがない。同じく乙第４号証の図４でも本願発明にいう「凹欠」に相当する部位が不明であり，図２でも「凹欠」に相当する部位や「Ｒをとっている部位」に相当する部位が不明であって，ガスケット１８０の技術的意義も不明である。したがって，乙第３，第４号証を審決がいう設計的事項の根拠とすることはできない。エ刊行物１の６頁１１ないし１５行，７頁３ないし９行，８頁１６ないし２０行の各記載にかんがみれば，引用発明の溝５の底面５ａにおいては，突条部１７が潰れて密着し，（可動形）側板４を一定の力で押し付けることが必要であって，突条部１７が潰れて側板４と密着する部分には，底面５ａのうちの平坦面が含まれていることが不可欠である。ところが，引用発明の隙間１０をＲの部位（曲面形状となっている部位）まで延ばすと，突条部１７の平坦面の部分を側板４に押し付けて密着させることができなくなるし，またかかる延長を行った場合には突条部１７の幅が極小になるから，側板４に対して突条部１７を押し付ける力が得られなくなるのであって，いずれにしても引用発明が奏すべき作用効果を奏することができない。したがって，引用発明に対して隙間１０をＲの部位まで延ばす構成を適用することには阻害要因がある。しかるに，審決は「引用発明の隙間１０を，ガスケット溝５の溝壁と溝底とがなす隅部のＲをとっている部位にまで達するようにすることにより，上記相違点２に係る本願発明の構成とすることは，技術的に格別の困難性を有することなく当業者が容易に想到できるものであって，これを妨げる格別の事情は見出せない。」（６頁）とするが，この判断は誤りである。なお，強度を確保するために引用発明の突条部１７の幅はガスケット溝のＲ部分の幅よりも相当程度大きくなっており，Ｒ部分の幅と同程度にした程度では，突条部１７で一定の押圧力を得ることができず，また突条部１７が高圧流体の圧力変動によって疲労し，破損するおそれがある。したがって，前記のとおり突条部１７を溝５の底面５ａに密着させることを欠くことはできない。(3)本願発明は，「ガスケット溝の溝壁と溝底とがなす隅部の範囲Ｒで，可動側板６を歯車の方へ押圧する液圧力Ｆが失われる」という新規な課題に着目し，「互いに接合する前記ガスケットと前記可動側板との何れかの接合面に設けた前記凹欠が，前記ガスケット溝の溝壁と溝底とがなす隅部のＲをとっている部位にまで達しているようにした」構成を採用することで，作動流体が高温，高圧となり，ガスケットが，可動側板のガスケット溝の溝壁と溝底とがなす隅部（範囲Ｒ）において密着状態となっても，凹欠に高圧の作動液を導入し，Ｒ範囲の歯車の方へ押圧する力の確保（作動液の側方への漏れ量が増大しない）及び安定した吐出流量性能の発揮を可能としたものである。これは上記構成を採用したことによって奏される格別に有利な作用効果であって，刊行物１等からは当業者において到底予測することができない。しかるに，審決は，「本願発明が奏する効果についてみても，引用発明が奏する効果以上の格別顕著な効果を奏するものとは認められない。」（６頁）などとするが，この判断は誤りである。


(4)結局，本件出願当時，引用発明に基づいて，当業者において相違点に係る構成に容易に想到することはできず，相違点を解消して本願発明に想到したことによって奏される作用効果も当業者の予測を超えた格別のものであるから，本願発明は進歩性を欠くとした審決の判断には誤りがある。
第４取消事由に対する被告の反論
１取消事由１に対し
審決は本願発明の「凹欠」と引用発明の「隙間１０」が一致するとは認定しておらず，両者の違いを相違点１として認定している。本願発明の「凹欠」も「凹部」である限りにおいて引用発明の「隙間１０」と共通するものであって，審決はかかる趣旨で引用発明を認定し，本願発明と引用発明の一致点及び相違点を認定したものであるから，審決がした引用発明の認定，本願発明と引用発明の一致点及び相違点の認定に誤りはない。
また，「凹部」とは「物の表面が他の部分よりも窪んだ部分」を意味し，「凹」には，「少なくも非凹部がくぼみの両側にあること」以外の態様も含まれるところ，引用発明のガスケット６の先端面１６ａの表面は突条部１７よりも窪んでおり（刊行物１の第２ないし第５図），「隙間１０」が「凹部」に包含されることは明らかである。他方，本願発明の「凹欠５１ａ」もガスケット溝４１の溝底４１ｂと対向するガスケット５の表面よりも窪んでおり（図４），「凹部」に包含されることは明らかである。したがって，本願発明の「凹欠」も引用発明の「隙間１０」も「凹部」に包含されるのであって，審決の前記結論に誤りはない。仮に，原告が主張するように，「凹」とは少なくとも非凹部が窪み（凹み）の両端（両脇）にあることを意味すると解したとしても，引用発明の「隙間１０」は，３の字状のガスケット６に設けられ，ガスケット６の両端部が非凹部（突条部１７）によって終端しているから，非凹部（突条部１７）が窪みとしての隙間１０の両側にあるといえ，「凹部」に当たる。
２取消事由２に対し
(1)ア審決は，適切に本願発明の要旨認定を行って相違点１に係る構成の容易想到性判断を行っており，その判断の方法に違法はない。イ本願明細書では「凹欠」の定義がされていないところ，「凹欠」は，通常の解釈によれば，物の表面が部分的に窪んで欠けていることを意味し，必ずしも「少なくとも非凹部が窪みの両側にある」ものだけを意味するわけではない。本願明細書の段落【０００６】，【００１６】，【００１９】の記載にかんがみれば，凹部の両側に非凹部がなくても，高温，高圧の作動液が「凹欠」に流入して可動側板４に及ぼす圧力の変動を小さくすることができるから，原告が主張するように「凹欠」の意義を解しなければならないものではない。また，甲第５号証は，本願発明の作動流体をシールする密封技術の分野とはかけ離れた技術分野に関する文献であるから，その中の記載を根拠に本願発明にいう「凹欠」の意義を解釈することはできない。審決が説示するとおり，引用発明の「隙間１０」と本願発明の「凹欠」とは，「凹部」である限りにおいて共通（相当）するから，相違点１は実質的なものではない。(2)ア審決は，適切に本願発明の要旨認定を行って相違点２に係る構成の容易想到性判断を行っている。
本願明細書の実施例に係る図４には「Ｒ」は図示されていないし，従来例に係る図８ではガスケット７に「Ｒ」が形成されているかのように図示されているが，段落【００１３】の記載に照らせば，ガスケットには「Ｒ」は形成されない。また，本願明細書中には凹欠５１ａと「Ｒ」との関係を示す記載も示唆もなく，本願発明にいう「Ｒ」の範囲は必ずしも明確でない。そうすると，この旨をいう審決の認定判断に誤りはない。なお，「Ｒ」とは，半径を表す記号を意味するから，本願発明にいう「Ｒをとっている部位」も，通常の解釈に従い，半径Ｒの円弧断面を有する曲面を形成した部分をいうのであって（技術常識），これが単に曲面を形成した部分をいうとする原告の解釈は相当でない。
イ(ア)本願明細書中には，ガスケット５の凹欠５１ａとガスケット溝４１の「Ｒをとっている部位」との関係は記載されていないし，図４から，凹欠５１ａがガスケット溝４１の「Ｒをとっている部位」の最奥端にまで達していないこと，すなわち「Ｒをとっている部位」の全範囲に達していないことを看取できる（段落【００１７】，図６からも同様である。）。そして，「Ｒをとっている部位」の全範囲に凹欠が達していなくても，「可動側板４を歯車２，３の方へ押圧する液圧力Ｆが失われる範囲が狭められ，圧力バランス領域の作動液が可動側板４に及ぼす圧力の変動が小さくなる」という作用効果及び「圧力バランス領域の作動液が可動側板４に及ぼす圧力の変動を小さくすることができる。」（段落【００１６】，【００１７】）という作用効果を奏する。他方，ガスケットとガスケット溝の相対的な位置関係は，高温高圧の作動液から圧力を受けることで変動するし，とりわけ，「Ｒをとっている部位」に僅かでも達するかどうかは，作動液の種類，温度，圧力，ガスケットの材質，形状，溝の形状などによって異なり得る。そうすると，凹欠が「Ｒをとっている部位」にまで僅かでも達していれば，「Ｒをとっている部位」の全範囲に達していなくても，本願発明の作用効果を奏することができるのであって，用語の通常の解釈に従ってこの旨判断した審決の判断に誤りはない。
(イ)引用発明でも，歯車ポンプのシール構造において，隙間１０を設けて側板４の溝５の底面５ａとガスケット６との間に吐出側の高圧側から高圧流体が適切に流れ込むようにして，静圧バランスの適正化，すなわち圧力バランスが変化しないようにして，作動液の側方への漏れ量の増大を抑え，容積効率が悪化することを防止することを技術的課題としている（４頁６～９行）。そうすると，本願発明と引用発明とは共通の技術的課題を有しているのであって，刊行物１では，歯車ポンプのシール構造において，圧力バランスを保ってシール作用を良好に行うという動機付けが記載ないし示唆されている。


また，作動液（高圧流体）が隙間１０にどこまで侵入するかによって，可動形の側板４を歯車２，３の方へ押圧する力（液圧力）が増減し，圧力バランスが変化するから，隙間１０を設ける範囲を良好な圧力バランスとなるように必要かつ適切な範囲とすることは，当業者の設計変更の範囲内の事項にすぎない。なお，実願昭５６－１１３９５９号（実開昭５８－１９１６７号）のマイクロフィルム（乙３）の第６図では，リップシール（２４）の先端に設けられた凹欠部（２８）の最奥部が，リップシール（２４）のイニシャルコンプレッションを適正なものとするべく，リップシール（２４）の低圧側端縁部まで達している構成が図示され，米国特許第６３９０７９３号明細書（乙４）の図２でも，ガスケット８０の基体に設けられた凹欠の最奥部が，圧力分布曲線をバランスするように，ガスケット８０の低圧側の端縁の曲面形状を成す部位にまで達している構成が，図４でも，ガスケット１８０の基体の複数箇所に設けられた細小な溝状の凹欠の最奥部がガスケット１８０の低圧側の端縁の曲面形状を成す部位にまで達している構成がそれぞれ図示されており，凹欠が「Ｒをとっている部位にまで達している」構成が記載ないし示唆されている。そうすると，乙第３，第４号証の記載に照らしても，歯車ポンプのシール構造に関する引用発明において，隙間１０を設ける範囲を，良好な圧力バランスとなるように必要かつ適切な範囲とすることは，当業者が行う設計変更の範囲内の事柄にすぎない。
したがって，引用発明の隙間１０を「Ｒをとっている部位にまで達している」ように改める構成に当業者が容易に想到できるとした審決の判断に誤りはない。(ウ)引用発明のガスケット６を溝５の内部に組み込んだ場合，作動液（高圧流体）の圧力を受けていないときには，ガスケット６は溝５の低圧側の壁から離れた位置にあり，突条部１７は潰し代の分だけ潰れて（圧縮されて）溝５の底面５ａ（平坦面）に弾性的に密着し，側板４を一定の力で押し付ける。
【概念図ａ】
他方，作動液（高圧流体）の圧力を受けるときには，隙間１０の内部に導入された作動液の圧力によるセルフシール機能（作動液からの圧力に応じて接面圧力が増すように働くシール機能）が付加されることによってガスケット６は変形し，溝５の低圧側の壁に押し付けられる。
【概念図ｂ】
そうすると，突条部１７が作動液の圧力を受けてＲをとっている部位に押し付けられるときには，圧力の分力が溝５の底面５ａの方向にも働き，歯車２，３の端面の方向に側板４を一定の力で押し付けるから，突条部１７が溝５の底面５ａ（平坦面）に密着することが不可欠なわけではない。なお，作動液の種類，温度，圧力，ガスケットの材質，形状，溝形状などによっては，ガスケット６の隙間１０が僅かでもＲをとっている部位にまで達することがあり得る。(エ)前記のとおり，引用発明の隙間１０が「Ｒをとっている部位」に僅かでも達していれば，可動形の側板４を歯車２，３の方へ一定の力で押し付ける力を得ることができ，したがって圧力バランス領域の作動液が可動形の側板４に及ぼす圧力を小さくするという作用効果を奏することができるのであって，上記隙間１０をガスケット溝５の溝壁と底面５ａとが成す隅部のＲをとっている部位に達するようにしても，引用発明の目的を達成できなくなるとか，技術思想に反するということはない。
また，歯車ポンプのシール構造の目的・機能は，実公昭５５－３７７５３号公報（乙２）の２頁の記載のとおり，高圧域から低圧域へ流出しようとする作動液（流体）を完全に遮断するため，ガスケットと溝との２つの接点における接触を密としシール作用を完全なものとすることにある。したがって，引用発明の隙間１０を，ガスケット溝５の溝壁と溝底とがなす隅部のＲをとっている部位に達するようにしても，発明としての機能を奏することは明らかであり，引用発明の構成を変更することを阻害する要因は存在しない。
(3)前記のとおり，引用発明と本願発明とは，「圧力バランスが変化しないようにして，作動液の側方への漏れ量の増大を抑さえ，容積効率が悪化することを防止する」との共通の技術的課題を解決するためのもので，刊行物１の１０頁５，６行の記載のとおり，引用発明と本願発明とは「圧力バランスが変化しないようにして，作動液の側方への漏れ量の増大を抑さえ，容積効率が悪化することを防止する」という共通の作用効果を奏するものであるが，この作用効果は引用発明から当業者が予測し得る範囲内のものであって，格別なものではない。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（引用発明の認定の誤り及び一致点，相違点の認定の誤り）につ
いて
審決は，引用発明と本願発明の相違点１を「本願発明は，『凹欠』であるのに対し，引用発明は，隙間１０である点」と認定しているから（４頁），一応かかる点において引用発明の構成と本願発明の構成とが相違するものであると認定したことは明らかである。
そして，審決が「本願発明の前記『凹欠』に関し，本願の特許請求の範囲の請求項１には，『前記圧力バランス領域の高圧側に連通する凹欠』と記載されるのみであって，・・・大きさや形状（例えば，微少な溝状構成）が特定されているものではない。」（５頁）と説示していることにもかんがみると，審決は，いったんは本願発明にいう「凹欠」の意義が必ずしも明らかでないことを前提として，凹んでいない箇所（部位）に対して凹んでいる箇所（部位）がある部分という意味の「凹部」に当たるという趣旨で「引用発明の『隙間１０』は，『凹部』である限りにおいて，本願発明の『凹欠』にひとまず相当する。」（４頁）と説示したということができる。ここで，審決が説示するとおり，本願発明の特許請求の範囲中でも，本願明細書の発明の詳細な説明のうち実施例に関する部分以外でも，「凹欠」の大きさや形状については，「前記圧力バランス領域の高圧側に連通する」との記載（特許請求の範囲，段落【０００７】）がされているのみで，それ以上に具体的に特定されていない。したがって，審決が相違点２で「凹欠」の具体的な大きさや形状のうち作用効果と関わる部分につき認定していることにもかんがみると，審決がした引用発明の認定も，「引用発明の『隙間１０』は，『凹部』である限りにおいて，本願発明の『凹欠』にひとまず相当する。」とした判断（４頁）も，本願発明と引用発明の一致点及び相違点の認定も，本願発明の特許請求の範囲の記載等や刊行物１の記載の各内容に照らして控え目にされたものにすぎず，これらに誤りがあるとまではいうことができない。


そうすると，原告が主張する取消事由１は理由がない。２取消事由２（相違点に係る構成の容易想到性の判断の誤り及び本願発明の作用効果の看過）について
(1)刊行物１の２頁１行ないし４頁１３行の記載に照らせば，刊行物１記載の引用発明は，高圧の流体（作動液）を導入，吐出する歯車ポンプ又はモータにおいて，歯車に導入される作動液の液圧が非常に高い場合でも，部品点数の増加や潰し代のばらつきに基づく機械効率の低下を生じることなしに，可動形側板裏面に取り付けられたガスケットが変形して低圧側（吐出口側）にはみ出すという技術的課題を解決するためのものであるところ，５頁８行ないし９頁２行の記載によれば，引用発明の「３」の字状のガスケット６の可動形側板（可動側板）４と対向する底面には，その内周縁に沿ってごく幅及び高さの小さい土手状（横断面で三角形状）の突条部１７（ただし，低圧側のポンプ側面の近傍に位置する２つの端部の形状は幅広く平らになっており，可動形側板から見ると概ね矢印状を成している。）が設けられ，また上記ガスケット６の外側面には，例えば第３図を参考にすると略半球状の弾性突起１８が概ね等間隔で複数個設けられているものである。【刊行物１の第３図（左の部材が可動形側板，右の部材がガスケットである。）】ところで，上記のガスケット６は，可動形側板に設けられた「３」の字状の溝５と嵌合するところ，ガスケット６はゴム等の材料で作られた弾性体であるために，その弾性で可動形側板４を歯車端面側に押し付け，他方，ガスケット６と可動形側板４の間の隙間に侵入した作動液（高圧流体）がその液圧でガスケット６をケーシング１に押し付けることで，可動形側板４にかかる圧力を均衡させるもので，これにより適切な大きさの力で可動形側板を歯車端面に押し付けて，歯車から漏れ出る作動液（高圧流体）を封止（シール）する機能を果たしている（下記第４図参照）。
【刊行物１の第４図】
ここで，「突条部１７と前記帯状部１６とを合せたガスケット６の厚みｔは，第５図に示すように，前記溝５の底面５ａと前記ボディ７の端壁内面７ｃとの対向距離ｑよりも大きく設定してあり，該ガスケット６を溝５内に組込んだ場合に前記突条部１７が前記底面５に弾性的に密着するようになっている。」（刊行物１の７頁３～９行）から，引用発明の歯車ポンプにおける突条部１７の役割は，可動形側板４の溝５とケーシング１とが成す空間の高さよりも（ガスケット６のその余の部分である帯状部１６の高さと合わせて）大きい高さを有する弾性体として上記空間に組み込まれることで，上記空間の高さ方向（下記第５図の左右方向）に押し潰され，その弾性力（反発力）で，可動形側板４を歯車端面側に押し付けることにあるものである（なお，ガスケット６のその余の部分に比して突条部１７の高さも体積もごく小さいから，ガスケット６全体で材質が均一であれば，主として押し潰れる部分が突条部１７であることは明らかである。）。そうすると，引用発明のガスケット６においては，突条部１７と可動形側板４の間に作動液（高圧流体）が侵入して，例えば液圧でガスケット６をケーシング１に押し付ける（押し上げる）ことは想定されておらず，かような機能は突条部１７が設けられていない帯状部１６の部分に委ねられているというべきである。
【刊行物１の第５図】
(2)他方，本願発明では，ガスケットに「圧力バランス領域の高圧側に連通する凹欠」を設け，この「凹欠」が「前記ガスケット溝の溝壁と溝底とがなす隅部のＲをとっている部位にまで達している」ものであるところ（特許請求の範囲），本願明細書（甲２）の発明の詳細な説明及び添付された図面には次のとおりの記載がある。
・「ガスケット７は，高圧側から低圧側に向かう方向の力を受けて，ガスケット溝６１の低圧側の溝壁６１ａに押しつけられる。作動液が高温，高圧となる状況下では，低圧側の溝壁６１ａとガスケット７が密着し，両者の間に入り込む作動液の量が低減する。」（段落【０００４】）
【従来例に係る第７図（見やすくするために，時計回りに９０度回転させた。第８図も同様。）】
【従来例に係る第８図（可動側板６を押し付ける力が小さくなって不都合であることを示す模式図）】


・「可動側板６におけるガスケット溝６１が形成される部位の強度を担保するべく，ガスケット溝６１の溝壁６１ａと溝底６１ｂとがなす隅部のＲは大きくとられる。ガスケット溝６１の隅部とガスケット７との間に入り込む作動液は，可動側板６を歯車の方へ押圧する液圧力Ｆを供与する。しかしながら，作動液が高温，高圧となると，ガスケット溝６１の隅部にガスケット７が密着して両者の間に作動液が入り込めなくなるため，可動側板６を歯車の方へ押圧する力が減少してしまう。即ち，図８に示している範囲Ｒで，可動側板６を歯車の方へ押圧する液圧力Ｆが失われる。その結果，可動側板６に対する圧力バランスが変化し，作動液の側方への漏れ量が増大して容積効率が悪化する。」（段落【０００５】）・「圧力バランス領域に導いた高圧流体の一部を流入させる凹欠をガスケットまたは可動側板に成形して，凹欠内に流入した流体の圧力を可動側板を歯車の方へ押圧する力として利用するようにしたのである。このようなものであれば，高温，高圧の状況下で可動側板とガスケットとが密着したとしても，可動側板に対する圧力バランスを維持でき，吐出流量性能の低下を抑制し得る。」（段落【０００８】）そうすると，本願発明のガスケット又は可動側板に設けられる「凹欠」は，従来のガスケット及び可動側板（可動形側板）の技術的問題点であった，高圧側から作動液（高圧流体）が侵入してガスケットを低圧側の溝壁に押し付けて密着させた際に，ガスケットと可動側板の隙間に侵入する作動液が減少して，作動液がその液圧で可動側板を歯車端面に向かって押し付ける力が，「Ｒをとっている部位」すなわち可動側板の溝の底部の隅（隅部）の曲面状の部位（部分）に対応する分だけ失われて小さくなるという問題点を解決するため，「Ｒをとっている部位」にまで達するように，例えば溝状の部分をガスケットの可動側板と対向する面又は可動側板の溝の底面に設け，この部分（凹欠）に作動液が侵入できるようにして，ガスケットが作動液によって低圧側の溝壁に押し付けられたときでも，可動側板の溝の隅部近傍（Ｒをとっている部位及びその近傍）に侵入した作動液が，その液圧で，ガスケットをケーシングに向かって押し付け，また可動側板を歯車端面に向かって押し付けることができるようにし，その結果，可動側板の圧力バランス及び歯車端面に対する封止機能（シール）を確保できるようにするものであるということができる（次の模式図を参照）。
【原告が示した模式図】
そして，本願発明の実施形態のうちガスケットに「凹欠」を設ける形態は，例えば下記の図のとおりのものである。
【本願明細書の図５（可動側板側から見た図）】
【原告が示した図面】
したがって，本願発明にいう「Ｒをとっている部位」の意義も，上記のとおりに解釈されるのであって，本願発明が予定する作用効果を奏するためには，「凹欠」が可動側板の溝底隅の「Ｒをとっている部位」の全部又は相当部分に及んでいることが好ましいことは明らかである。
(3)前記のとおり，引用発明のガスケット（６）に設けられた突条部１７の役割は，その弾性力（反発力）で，可動側板（可動形側板４）を歯車端面側に押し付けることにあり，突条部１７と可動側板の間に作動液（高圧流体）が侵入して，液圧でガスケットをケーシング（１）に押し付ける（押し上げる）こと等は想定されていないが，本願発明のガスケット又は可動側板に設けられる「凹欠」は，可動側板の溝の底部の隅（隅部）の「Ｒをとっている部位」すなわち曲面状の部位（部分）にまで達するように，例えば溝状の部分を設け，この部分に作動液が侵入できるようにして，ガスケットが作動液によって低圧側の溝壁に押し付けられたときでも，作動液の液圧で，ガスケットをケーシングに向かって押し付け，また可動側板を歯車端面に向かって押し付けて，可動側板の圧力バランス及び歯車端面に対する封止機能（シール）を確保できるようにするものである。そうすると，本願発明のガスケットの「Ｒをとっている部位」や「凹欠」が果たす機能と引用発明のガスケットの突状部１７等が果たす機能は異なり，引用発明のガスケットでは，可動側板（可動形側板４）の溝底隅部でガスケットと可動側板との間に作動液が侵入して可動側板の圧力バランスをとることが想定されていない。したがって，引用発明ではガスケットと可動側板（可動形側板４）との間の隙間１０が可動側板の溝底隅の曲面状の部位（Ｒをとっている部位）にまで及ぶことが予定されていない。また，刊行物１の８頁６ないし１３行には，「前記隙間１０内に導入された高圧流体の圧力によって，前記ガスケット６の帯状部１６がボディ７の端壁７ｂの内面７ｃに押し付けられ固定されるので，高圧領域Ｈと低圧領域Ｌとの圧力差によってガスケット６が低圧領域側へはみだすという不都合も有効に防止されるものであり，該ガスケット６の耐久性を向上させることができる。」との記載があるから，引用発明のガスケット（６）と可動側板（可動形側板４）の構成には，作動液の液圧でガスケットの低圧側の側面を可動側板の溝の側面（内側面）に押し付け密着させて固定することで，ガスケットのそれ以上の低圧側へのはみ出しを有効に防止するという機能があるということができる。ここで，ガスケットがかかる機能を発揮するためには，可動側板の溝の側面と底面が成す隅部に向かってガスケットが密着するように押し付けられるのが好ましく，上記溝の底面から離れるように，すなわち上記隅部付近でガスケットが可動側板から離れるように押し上げられると，ガスケットが上記溝の低圧側側面を超えてはみ出すおそれが生じるし，また，上記隅部付近でガスケットが可動側板を歯車端面に向かって押し付ける力を得る必要があるとはいえない。


そうすると，引用発明のガスケットと可動側板の構成を，可動側板の溝の低圧側側面と底面が成す曲面状の隅部にまで作動液が侵入して可動側板の圧力バランスをとることができるよう，ガスケットと可動側板との間の隙間１０が上記の曲面状の部位（Ｒをとっている部位）にまで及ぶように改めることは，突条部１７の機能を害し，またガスケットの低圧側へのはみ出しを防止するという技術的思想に反するものであるから，上記構成に改める発想が生じるはずはなく，当然のことながら当業者には容易に想到できる事柄ということはできない。(4)被告は，本願発明と引用発明とは静圧バランスの適正化という共通の技術的課題を有しており，刊行物１には，歯車ポンプのシール構造において，圧力バランスを保ってシール作用を良好に行うという動機付けが記載ないし示唆されていると主張する。確かに，本願発明の歯車ポンプも引用発明の歯車ポンプも，歯車端面とケーシングの間に設けられた可動側板（可動形側板）が，高圧側から流れ込む作動液の作用を利用して両部材の間でバランスし（圧力バランス），歯車端面から生ずる作動液の漏出を封止（シール）するという構成ないし動作を有するものであるが，かかる共通点は高圧の流体を扱うこの種の歯車ポンプに広く見られるものにすぎない。そうすると，かかる共通点があるからといって，シール作用をさらに高めるべく，ガスケットと可動側板との間の隙間１０が上記の曲面状の部位（Ｒをとっている部位）にまで及ぶように改めるという具体的な構成に容易に想到できるものではない。
また，被告は，隙間１０を設ける範囲を良好な圧力バランスとなるように必要かつ適切な範囲とすることは，当業者の設計変更の範囲内の事項にすぎないと主張する。しかしながら，かように抽象的な技術的課題から当業者がガスケット又は可動側板（可動形側板）の凹欠ないし凹部の具体的な形状の構成に直ちに想到できるものではない。また，本願発明のガスケットに相当する乙第３号証のリップシール（２４）は，本願発明の可動側板に相当するサイドプレート（１２）ではなく，反対側のカバー（１４）に装着され，リップシールとサイドプレートの間に設けられたバックアップ（１７）を介してサイドプレートを押し付けるもので，本願発明のガスケット及び可動側板と構成が相当異なるから，乙第３号証に記載された技術的事項を根拠に，本願発明のガスケット等の構成が当業者が容易に行い得る設計変更（設計的事項）の範疇に属するということはできない。乙第４号証の図２，４からも，ガスケットに設けられた凹部の範囲及び形状は必ずしも明確でなく，その余の明細書中の記載でもガスケットに設けられた凹部の技術的意義が明らかでないから，上記図等に記載された技術的事項を根拠に，本願発明のガスケット等の構成が当業者が容易に行い得る設計変更（設計的事項）の範疇に属するということはできない。また，被告は，突条部１７が作動液の圧力を受けて可動形側板の溝５のＲをとっている部位に押し付けられるときには，歯車の端面の方向に可動側板を一定の力で押し付けるから，突条部１７が溝の底面５ａ（平坦面）に密着することが不可欠なわけではないとか，作動液の種類，温度，圧力，ガスケットの材質，形状，溝形状などによっては，ガスケットの隙間１０が僅かでもＲをとっている部位にまで達することがあり得るなどと主張する。確かに，刊行物１の第４図にあるとおり，高圧側から侵入する作動液（高圧流体）の液圧でガスケットが可動側板の溝の低圧側にずれ動くときは，突条部１７の少なくとも一部が上記曲面状の部位に乗り上げることになるから，突条部１７が可動側板の溝底（５ａ）に対して押し付けられて潰れた部分の面積が小さくなることもあるし，ガスケットがさらに強く低圧側に押し付けられて突条部１７の幅（横断面で見た場合の幅）がさらに小さく変形し，場合によっては突条部１７と可動形側板の溝底との間に隙間が生じることも考えられないわけではない。しかしながら，これらのような事態は，引用発明で予定される，突条部１７がその弾性力で可動形側板を歯車端面の方へ押し付ける機能を減殺するものであって，かかる事態を想定して本願発明の容易想到性を検討する必要はなく，突条部１７が溝５の底面５ａ（平坦面）に密着することが必要でないとはいえないし，ガスケット６の隙間１０が溝底５ａの曲面状を成す部位に僅かでも達していればよいなどとはいえない。
(5)結局，本件出願当時，引用発明に基づいて，相違点２に係る構成，すなわちガスケットと可動側板の溝が成す隙間が，上記溝の低圧側側面と底面とが成す曲面状の隅部（Ｒをとっている部位）にまで及ぶように構成して，上記隅部にまで作動液が侵入して可動側板が圧力バランスをとれるようにする構成に想到することは，当業者にとって容易ではなかったというべきであるし，本願発明にいう「凹欠」も，かかる形状を前提とするものであるから，相違点１は実質的なもので，相違点１に係る構成に想到することも当業者にとって容易ではなかったというべきである。当事者双方が取消事由２について種々述べるその余の点について判断するまでもなく，相違点１の構成を容易想到とした審決の判断は誤りであり，原告の取消事由２は理由がある。
第６結論
以上によれば，本願発明は刊行物１に記載の発明に基づき容易想到とした審決の判断は誤りであるから，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
塩月秀   平
裁判官
古   谷   健二郎
裁判官
田邉    実


平成２３年（受）第１０４３号傷害保険金等請求事件
平成２５年４月１６日第三小法廷判決
主          文
原判決を破棄する。
本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
理          由
上告代理人新谷勇人の上告受理申立て理由１ないし７について１本件は，普通傷害保険契約の契約者兼被保険者が嘔吐した物を誤嚥して窒息し，死亡したことについて，保険金受取人である上告人らが，保険者である被上告人に対し，死亡保険金の支払を求める事案である。
２原審の確定した事実関係の概要は，次のとおりである。(1)被上告人は，Ａとの間で，同人を被保険者とする普通傷害保険契約（以下「本件保険契約」という。）を締結していた。本件保険契約に適用される傷害保険普通保険約款（以下「本件約款」という。）には，次のような定めがあった。ア被上告人は，被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害に対して，保険金を支払う。
イ被上告人は，被保険者の脳疾患，疾病又は心神喪失によって生じた傷害に対しては，保険金を支払わない。
ウ被上告人は，被保険者が上記アの傷害を被り，その直接の結果として，事故の日からその日を含めて１８０日以内に死亡したときは，死亡保険金を支払う。エ死亡保険金が支払われる場合において，死亡保険金受取人の指定がないときは，被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とし，その法定相続分の割合により支払う。
(2)Ａは，平成２０年１２月２４日，飲酒を伴う食事をした後，鬱病の治療のために処方されていた複数の薬物を服用した。その後，Ａは，うたた寝をしていたが，翌２５日午前２時頃，目を覚ました後に嘔吐し，気道反射が著しく低下していたため，吐物を誤嚥し，自力でこれを排出することもできず，気道閉塞により窒息し，病院に救急搬送されたが，同日午前３時１８分に死亡が確認された。Ａの死因は，吐物誤嚥による窒息であった。
Ａが服用していた薬物は，いずれもその副作用として悪心及び嘔吐があり，その中には，アルコールと相互に作用して，中枢神経抑制作用を示し，知覚，運動機能等の低下を増強するものもあった。
Ａの窒息の原因となった気道反射の著しい低下は，上記誤嚥の数時間前から１，２時間前までに体内に摂取したアルコールや服用していた上記薬物の影響による中枢神経の抑制及び知覚，運動機能等の低下によるものである。３原審は，本件保険契約における保険金の支払事由である外来の事故は，外部からの作用が直接の原因となって生じた事故をいい，薬物，アルコール，ウイルス，細菌等が外部から体内に摂取され，又は侵入し，これによって生じた身体の異や不調によって生じた事故を含まないとした上，Ａの窒息の原因となった気道反射の著しい低下は，体内に摂取したアルコールや服用していた上記薬物の影響による中枢神経の抑制及び知覚，運動機能等の低下によるものであるから，Ａの窒息は外部からの作用が直接の原因となって生じたものとはいえないと判断して，上告人らの請求を棄却した。
４しかしながら，原審の上記判断は是認することができない。その理由は，次のとおりである。
本件約款は，保険金の支払事由を，被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に傷害を被ったことと定めている。ここにいう外来の事故とは，その文言上，被保険者の身体の外部からの作用による事故をいうものであると解される（最高裁平成１９年（受）第９５号同年７月６日第二小法廷判決・民集６１巻５号１９５５頁参照）。
本件約款において，保険金の支払事由である事故は，これにより被保険者の身体に傷害を被ることのあるものとされているのであるから，本件においては，Ａの窒息をもたらした吐物の誤嚥がこれに当たるというべきである。そして，誤嚥は，嚥下した物が食道にではなく気管に入ることをいうのであり，身体の外部からの作用を当然に伴っているのであって，その作用によるものというべきであるから，本件約款にいう外来の事故に該当すると解することが相当である。この理は，誤嚥による気道閉塞を生じさせた物がもともと被保険者の胃の内容物であった吐物であるとしても，同様である。
５以上と異なり，Ａの窒息は外来の事故による傷害に当たらないとした原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり，原判決は破棄を免れない。そして，保険金支払の可否を判断すべく，更に審理を尽くさせるため，本件を原審に差し戻すこととする。よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。なお，裁判官田原睦夫の補足意見がある。
裁判官田原睦夫の補足意見は，次のとおりである。
誤嚥は，通常経口摂取したものによって惹起されるところ，本件では，誤嚥の対象物が吐瀉物であったところから，原判決はその外来事故性に疑問を抱いたものと思われる。
しかし，誤嚥とは，一般的な医学用語辞典によれば，本来口腔から咽頭を通って食道に嚥下されるべき液体又は固体が，嚥下時に気管に入ることをいうものであって，誤嚥自体が外来の事故であり，誤嚥の対象物が口腔に達するに至った経緯の如何，即ち経口摂取か，吐瀉物（吐物，吐血を含む。）か，口腔内の原因（口腔内出血，破折歯片等）によるかは問わないものである。
(裁判長裁判官田原睦夫    裁判官岡部喜代子    裁判官大谷剛彦    裁判官
寺田逸郎裁判官    大橋正春)


平成２２年(ﾜ)第１６０８号損害賠償請求事件
判          決
主          文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は，原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
被告は，原告に対し，５５０万円及びこれに対する平成２２年４月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１本件は，原告が，福岡県警察（以下「県警」という。）がＡ防犯協議会（以下「本件協議会」という。）等に対してした暴力団関係書籍等に関する違法な撤去要請により，原告の著作を原作とする漫画本がコンビニエンスストア（以下「コンビニ」という。）の店頭から撤去されるなどしたため，原告は著しい精神的苦痛を被ったなどと主張して，被告に対し，国家賠償法１条１項に基づき，慰謝料５００万円及び弁護士費用５０万円の合計５５０万円並びにこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
２前提事実（当事者間に争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨から容易に認定できる事実）
(1)当事者
原告は，コミック「Ｂ」（甲９，以下「本件コミック」という。）の原作者である（争いがない。）。
(2)県警による要請等
ア暴力団を美化・擁護するような書籍，雑誌等（以下「暴力団関係書籍等」という。）が青少年に対し暴力団に対する誤った憧れを抱かせるなどの悪影響を与えることを懸念していた県警本部刑事部組織犯罪対策局組織犯罪対策課（現・同本部暴力団対策部組織犯罪対策課。以下「組対課」という。）は，平成２１年１１月ころ，青少年が多数来店するコンビニに対し，県警の上記懸念を伝え，暴力団関係書籍等の取扱いに関し，何らかの措置を講じてもらうことができないかを検討することとした。そこで，組対課は，コンビニにおける防犯等の事務を担当している県警本部生活安全部生活安全総務課（以下「生安総務課」という。）に対して実態調査を依頼するとともに，生安総務課と連携してこの問題に取り組んでいくこととした。組対課からの上記依頼を受けた生安総務課は，同年１２月初旬ころ，実態調査をしたところ，福岡県下のコンビニにおいて暴力団関係書籍等が販売されていることを確認した。そこで，生安総務課は，コンビニのフランチャイズ事業を営む９社，すなわち，株式会社Ｃ（以下「Ｃ」という。），株式会社Ｄ（以下「Ｄ」という。），株式会社Ｅ，Ｆ株式会社（以下「Ｆ」という。），株式会社Ｇ，Ｈ株式会社，株式会社Ｉ，株式会社Ｊ，株式会社Ｋ（以下，この９社をまとめて「コンビニ各社」という。）等から構成される本件協議会に対し，コンビニにおける暴力団関係書籍等の取扱いに関する要請をすることとした。
なお，本件協議会は，会員相互の緊密な連絡協調及び警察との連携の下，深夜（午後１０時から午前６時まで）に営業するコンビニ及びスーパーマーケット等における防犯意識の高揚と自主防犯体制の確立を図るとともに，警察等が推進する地域安全活動に協力して，もって安全で安心できる町作りに貢献することを目的とし，コンビニやスーパーマーケット等の防犯設備その他防犯体制の整備に関する指導及び啓発，地域安全活動に対する協力及び支援活動並びに防犯に関する情報の連絡及び交換等の事業を行う団体であり，県警は，本件協議会に対し，防犯面に関する助言や提案等を行っている。
（乙１０，弁論の全趣旨）
イ生安総務課の担当者は，平成２１年１２月４日，Ｃの九州支社を訪れ，本件協議会の会長に就いていたＣの社員に対し，コンビニで販売されていた暴力団を取り扱った雑誌を示した上で，暴力団関係書籍等について，店頭から撤去するなどの適切な取扱いをして欲しい旨を申し入れたところ，同社員は，本件協議会として取り組むことは難しいから，コンビニ各社に対し，個別的に要請して欲しい旨を回答した。そこで，生安総務課の担当者は，直接コンビニ各社に対する要請を行うこととし，本件協議会の会長との上記話合いに同席していたＣの担当者に対し，Ｃの店舗における暴力団関係書籍等について，適切な措置を講じるように口頭で要請した。同担当者はこれを了承したものの，生安総務課の担当者に対し，①各店舗のオーナーに趣旨を正確に伝えるため，要請内容を記載した文書及び②県警が有害と考えている雑誌等を例示した一覧表を交付してもらいたい，との要望を伝えた。
（弁論の全趣旨）
ウＣ担当者からの上記要望を受け，生安総務課と組対課で協議した結果，上記②の一覧表については生安総務課の担当者が作成することとなった。そこで，同担当者は，平成２１年１２月１１日，コンビニにおける実地の調査とインターネットによるキーワード検索等の方法により抽出したコミック７３品目と雑誌３品目を列挙した一覧表（甲１の２，以下「本件リスト」という。）を作成した。なお，本件リストに挙げられたコミック（本件コミックを含む。）は，すべて株式会社Ｌ発行のＭシリーズに属するものであり，雑誌の発行元は，すべて株式会社Ｎであった。また，上記①の文書については，組対課がこれを作成することとなり，同月２１日，下記のとおりの内容の「暴力団関係書籍，雑誌販売についての協力依頼（要請）」と題する組対課長名義の文書（甲１の１，以下「本件要請文書」という。）が作成された。なお，本件要請文書の宛名は「Ａ防犯協会各位」とされている。
記「謹啓寒冷の候，貴台におかれましては，益々ご健勝のこととお慶び申しあげます。
平素から，警察行政の各般にわたりご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて，福岡県警察では，極めて厳しい県内の暴力団情勢を踏まえ，あらゆる法令を駆使した検挙活動を徹底するなど，暴力団犯罪の取締りを強化しておりますが，社会から暴力団を排除するためには，警察の取締りのみならず，社会が一体となって暴力団排除活動に取り組むことが不可欠であります。
そこで，この度福岡県議会において，「福岡県暴力団排除条例」が制定され，平成２２年４月１日から施行されることとなりました。
警察では，本条例の制定を契機に，青少年の健全育成のための措置を一層推進し，青少年が暴力団に加入せず，暴力団犯罪の被害に遭わないための施策を更に徹底することとしております。しかし，暴力団専門誌や暴力団を主人公とした漫画等が氾濫しているなど，一部では暴力団を美化する風潮があることから，それらの影響を受け，誤った憧れを抱いたまま暴力団に加入する青少年が多数存在しているのが現実であります。
このような憂慮すべき状況にあるということを認識すれば，青少年が多数来店するコンビニ店舗から暴力団関係書籍，雑誌等の撤去を検討すべきではないかと考えております。


そこで，貴台におかれましても，暴力団関係書籍等が青少年に多大な影響を与えている現状をご理解いただき，各店舗において適切な措置を講じていただきますよう，特段のご配慮をお願いいたします。
敬白」
（甲１の１及び２，弁論の全趣旨）
エ上記本件要請文書及び本件リストの作成と前後して，生安総務課の担当者は，平成２１年１２月初旬から同月下旬にかけて，暴力団関係書籍等のサンプルとなる雑誌を持参してＣ以外のコンビニ各社を訪れ，福岡県下の店舗について，暴力団関係書籍等を店頭から撤去するなどの適切な措置を講じるように申し入れた。そして，生安総務課の担当者は，上記訪問の際に持参する方法又は後日郵送若しくはファックスで送信する方法で，コンビニ各社に本件要請文書を交付した（以下，県警のコンビニ各社に対する口頭及び本件要請文書による上記要請を「本件要請」という。）。また，生安総務課の担当者は，Ｃ以外のコンビニ各社の各担当者からも，対象となる雑誌を例示して欲しい旨の要望があったため，上記ウのとおりの作成方法及び本件リストは例示である旨などを説明した上で，上記訪問の際に持参する又は後日ファックスで送信するなどの方法で，コンビニ各社に本件リストを交付した。
（弁論の全趣旨）
(3)コンビニ各社の対応
本件要請を受けたコンビニ各社のうち，従前から暴力団関係書籍等を取り扱っていなかったＤ及びＦを除く７社は，暴力団関係書籍等の販売を中止し，コンビニの店頭から撤去した。
（甲２の１から甲３の２まで，甲１１，乙９，弁論の全趣旨）
３争点及びこれに対する当事者の主張
(1)本件要請並びに本件リストの作成及び配布の違法性
【原告の主張】
ア憲法２１条違反
(ｱ)県警は，自ら又はその補助機関と化した本件協議会を通じ，コンビニ各社に対し，行政警察面における大きな影響力，本来的な優位性を利用して，本件要請を行っており，コンビニ各社が県警からの要請を拒むことは著しく困難である。このように，本件要請は，コンビニ各社に対し，これに応ずることを事実上強制するものであるといえる。そして，本件要請は表現の内容に着目したものであり，かつ，撤去という規制方法は表現活動の事前抑制に当たる。このような規制は，作家の思想が思想の自由市場に現れることすら禁止するものであり，作家活動に対する侵害の程度が極めて大きいから，厳格かつ明確な要件の下においてのみ許容されるというべきである。
(ｲ)これを本件についてみると，まず，本件要請の対象である「暴力団関係書籍，雑誌」定義は不明確である上，本件リストの作成根拠も不明確である。したがって，本件要請は，表現の萎縮を招くものであり，違憲・違法である。
(ｳ)また，本件コミックは，青少年に暴力団への誤った憧れを抱かせるなどの悪影響を与える暴力団関係書籍には当たらず，コンビニから撤去されるべき作品では決してない。そうであるにもかかわらず，県警は，本件コミックがこれに該当するとし，その一方で，警察活動に同調的なＯの作品を原作とするコミックを除外するなど，恣意的・差別的に本件リストを作成した。そして，県警は，このような本件リストをコンビニ各社に配布した上で，本件リストに掲載された書籍についてコンビニ店頭からの撤去を要請しており，購入対象年齢の制限や販売する棚を一般書籍と別にするなどの規制に比し，非常に厳しい規制を行っている。その上，本件コミックを含むいわゆるコンビニコミックスは，コンビニで安価に販売されることを予定して出版されたものであり，通常の書店やインターネットで購入することはできないから，本件要請により，本件コミックは事実上市場への流通経路を失う。これらの事情からすると，本件要請は，規制の目的に比し，過重な規制であり，規制手段として許容される限度を逸脱したものといわざるを得ない。
したがって，本件要請は，原告の表現の自由を侵害し，違憲・違法である。
イ名誉棄損及び人格的利益の侵害等
(ｱ)県警は，そのような書籍には到底該当しないにもかかわらず，本件コミックを，青少年の保護育成にとって有害なもの，暴力団に対する誤った憧れを抱かせる有害書籍としてリストアップして本件リストを作成した上，これをコンビニ等に配布した。このような本件リストの作成及び配布は，本件コミックが青少年に悪影響を与える暴力団関係書籍であるとのレッテルを貼るものであり，これにより，原告の作家としての活動に関する人格的価値について，社会から受ける客観的評価を低下させたことは明らかである。したがって，本件リストの作成及び配布は，原告の名誉を毀損するものである。
(ｲ)また，本件要請は，婉曲的な言い回しで糊塗しているが，本質的には，本件リストの作成及び配布とあいまって，本件コミック等をコンビニの店頭から物理的に排除することを煽る行為である。そして，本件要請の結果，原告の著作を原作とする本件コミック等が有害な書籍としてコンビニの店頭から撤去され，このことは，新聞報道等により一般国民の知るところとなった。
以上のとおり，本件リストの作成及び配布と本件要請により，原告は暴力団を美化する有害な作品を書く者として扱われ，そのことが新聞等の報道により広く一般的に知られることとなったため，原告の作家としての客観的評価は著しく低下したということができる。(ｳ)本件要請並びに本件リストの作成及び配布は，原告の作家としての活動の場を奪い，その人格的利益を侵害するものである。具体的には，原告は，県警ともめていることを理由に，週刊誌や出版社から，その著作の出版や記事掲載を断られたり，表現の変更を求められたりした。また，出版社等が萎縮し，原告の原作をコミック化することが難しくなるなど，現在及び将来の表現活動の拡大の機会が奪われている。
(ｴ)仮に，本件要請がコンビニ各社に対して暴力団関係書籍等の自主的な撤去を求めるものであるとしても，杜撰な手法で作成した本件リストをコンビニ各社に提供したことは，県警の情報提供における注意義務違反と捉えることができ，違法性は十分に肯定できる。
ウ憲法３１条違反等
(ｱ)本件要請は，上記のとおりの警察の本来的優位性の下に本件コミック等の撤去を求めるものであり，公権力を行使するものといえるから，行政手続法２条２号にいう処分に該当する。仮に，これに該当しないとしても，本件要請は，本件要請の対象となる書籍を明確に特定し，コンビニ各社に対し書籍の撤去という具体的な措置を要請するものであるから，行政指導（同条６号）に該当することは明らかである。そして，本件要請による原告に対する法益侵害は上記のとおり深刻かつ重大であり，その規制目的に比し，手段として相当とはいえないことからすると，行政手続ではあるが憲法３１条の適用を受ける場合に当たるというべきである。


これを前提として検討すると，まず，本件要請は，法律や条令等の法的根拠に基づいていない。本件要請は，警察権限の本来的優位性に基づいてされた強制力のある行為であるから，警察法２条１項に基づく警察の任意活動として許容されるものとはいえない。
また，司法判断はおろか，第三者機関による審査も経ずに，一担当課長により規制が行われている。
さらに，本件要請に先んじて，原告に対し，事前の告知や聴聞を全く行わず，弁解の機会を与えていない上，不服申立てに関する手続保障も全く欠落している。
これらの事情からすれば，本件要請は，憲法３１条の適正手続に反し，違憲・違法である。
(ｲ)また，本件要請は，コンビニ各社という複数の者に対する行政指導であるから，県警は，本件要請をするに当たり，行政指導指針を作成する必要があったにもかかわらず，これを行っておらず，福岡県行政手続条例３４条及び３７条に反する違法がある。
(ｳ)さらに，本件要請は，福岡県青少年健全育成条例の有害図書指定における厳格な手続を潜脱するものであって許されない。青少年の健全育成を目的とするのであれば，同条例の手続に従うべきである。
【被告の主張】
ア憲法２１条違反
本件要請は，県警が，コンビニ各社に対し，警察法２条１項の警察の責務に基づき，暴力団を美化・擁護するような書籍等の取扱いについては福岡県暴力団排除条例の趣旨に沿った適切な対応をとってもらいたいとの要望を伝えたものにすぎない。そして，いかなる書籍が暴力団を美化・擁護する書籍に当たるか，これについてどのような措置を取るかについては，コンビニ各社の自主的な判断に委ねられているから，本件要請をもって，コンビニ各社に対し，特定の書籍の販売中止を求めるものとか，店頭からの撤去を事実上強制するものということはできない。このことは，県警が，本件要請後に，コンビニ各社に対し，どのような措置を取ったかなどについて回答を求めたり，暴力団関係書籍等の販売を継続しているコンビニに対して，新たな要請等を行っていないことからも明らかである。なお，県警がコンビニ各社を補助機関化しているという事実はない。また，本件要請は，上記のとおり，いかなる書籍が暴力団を美化・擁護する書籍に当たるかについてもコンビニ各社の判断に委ねたものであるから，暴力団関係書籍等の定義が曖昧で不明確であるとの原告の批判は的外れなものといわざるを得ない。
本件要請の上記性格に加え，コンビニ以外の一般の書籍販売店やインターネットにおいて販売することは全く制限されないことからすると，本件要請は，表現活動の事前抑制に該当するものではなく，憲法２１条に違反するものとはいえない。
さらに，本件要請の目的は，福岡県における青少年の暴力団への加入実態等に鑑み，暴力団を賛美するような書籍等を青少年が購読することにより，青少年が暴力団に対して誤った憧れを抱かないようにし，ひいては青少年の暴力団への加入を防止することにあり，これは，公共の福祉に沿うものとして是認されるべきものである。また，上記目的を達するため，県警が行った本件要請は，上記のとおり，具体的な対応をコンビニ各社の自主的な判断に委ねるという，強制力を伴わない極めて緩やかな方法であり，上記目的達成の方法として何ら違法な点はない。したがって，本件要請の目的及び方法は適法なものであり，公共の福祉に沿うものであるといえる。
イ名誉棄損及び人格的利益の侵害等
(ｱ)本件リストには原告の作家名や作品名は挙げられておらず，本件リストの作成及び配布が，原告に対する名誉毀損に当たることはあり得ない。また，青少年の健全育成のために青少年の目に触れないようにすることと，当該書籍の作者の品性，信用等の社会的名誉に対する評価とは，全く別であり，本件リストの作成によって作者の名誉が毀損されることは到底考えられない。
なお，本件リストは，本件要請に関し，コンビニ等からその対象となる雑誌等の例示を求められたため，インターネットで検索するなどして，暴力団を主に取り扱った書籍等をリストアップしたものにすぎず，県警が，原告の書籍について有害書籍の指定をしたものでも，これが無価値であるというような価値判断を行ったものでもなく，書籍の著者に対する客観的評価とは全く無関係である。そして，県警は，このような本件リストの作成方法，これを交付する趣旨及び本件要請がコンビニ各社の自主的な判断を前提としたものであることなどについて，要請を行ったすべての相手方に対し，明確に伝達している。
(ｲ)本件要請は，原告の作家名や作品名を具体的に挙げて要請したものではなく，本件要請文書にも原告の名前又はその作品名は全く挙げられていない。また，新聞報道の内容から，原告の著作を原作とするコミックが撤去の対象となったことを読み取ることはできない。さらに，本件要請は，青少年の健全育成のために，暴力団を取り扱っている雑誌の取扱いについて適切な措置を講じてもらいたいというものにすぎず，書籍の客観的価値について触れておらず，価値判断は一切行っていないから，本件要請が名誉毀損行為に該当することはあり得ない。(ｳ)コンビニ各社は，どのような書籍を販売するかについて自由に決めることができるのであり，本件コミックがコンビニで販売されていたとしても，それにより原告がコンビニに対して何らかの権利や権限を取得するものではない。したがって，本件要請により，本件コミックがそれまで販売されていたコンビニで取り扱われなくなったとしても，それをもって，原告の法律上保護された利益が侵害されたということはできない。また，本件要請後，出版社等が本件要請に関する誤った認識に基づいて原告に対する原稿の依頼，出版や記事掲載を見送るなどしたとしても，それは出版社等の判断であって，被告が責任を負うべきものではない。
ウ憲法３１条違反等
(ｱ)一般に，憲法３１条の定める法定手続の保障は，直接的には刑事手続に関するものであり，行政手続には及ばないと解される（最高裁平成１５年１２月４日第一小法廷判決・集民２１２号１頁参照）。また，仮に，行政手続に憲法３１条の保障が及ぶと解されるとしても，国民の権利義務を制限する公権力の行使が問題となるような場合に限られるのであり（最高裁平成４年７月１日大法廷判決・民集４６巻５号４３７頁参照），行政手続法上の処分にも行政指導にも該当しない単なる事実行為について，憲法３１条が問題となることはない。
そこで，本件要請について検討すると，本件要請は，国家賠償法上の「公権力の行使」には該当するが，憲法３１条との関係で問題となる行政手続法２条２号の「公権力の行使」には該当しない。なぜなら，県警がコンビニ各社に対して優越的な地位に立つものではないし，本件要請は，コンビニ各社に対して何らかの義務を課したり，直接具体的な効果を及ぼしたりするものではないからである。


また，本件要請は，措置の対象とするべき書籍等を具体的に提示することも，コンビニ各社が講じるべき具体的な措置の特定も行っておらず，コンビニ各社に対し，行うべき行為又は行わないようにすべき行為について具体的な働きかけを行うものとはいえないから，行政手続法２条６号の行政指導に当たらないことは明らかである。
したがって，本件要請は，単なる事実行為であり，そもそも憲法３１条違反の問題は生じないというべきである。そうすると，暴力団関係書籍等の定義の不明確性，規制方法の過剰性，適正手続違反，不服申立てに関する手続保障の欠落などといった原告の上記主張は，その前提を欠き，失当である。
(ｲ)本件要請は，上記のとおり，コンビニ各社に対する具体的な働きかけを行うものではないから，福岡県行政手続条例２条７号の行政指導にも該当しない。したがって，原告の同条例違反の主張は，失当である。(ｳ)本件要請は，上記のとおり，あくまでもコンビニ各社の自主的な判断に基づく措置を求めるものにすぎないのであり，福岡県青少年健全育成条例における有害図書の指定とは全く異なる。
(2)損害発生の有無及びその額
【原告の主張】
ア原告は，本件要請のために出版社からの原告に対する単行本や原稿の執筆依頼が減り，その収入が約１０００万円減少したことにより，精神的苦痛を被った。
また，本件要請後，原告は，本件コミックの出版の継続や原告の作品をコミック化することが著しく困難となっただけでなく，出版社から，出版や記事掲載を断られたり，表現の変更を求められるなど，作家としての活動を制約されたため，甚大な精神的苦痛を被った。
さらに，原告は，本件要請並びに本件リストの作成及び配布により，本件コミックについて暴力団関連書籍などというレッテルを貼られた上，このことが新聞報道等により広く知られることとなったため，原告の名誉，作家としての信用を毀損され，原告は著しい精神的苦痛を被った。原告の被ったこれらの精神的苦痛に対する慰謝料は，５００万円を下らない。
イ原告は，本件損害賠償を請求するため，弁護士を委任することを余儀なくされた。弁護士に対する報酬のうち５０万円は，本件と相当因果関係のある損害である。
【被告の主張】
原告の上記主張は，いずれも争う。
第３当裁判所の判断
１争点(1)（本件要請並びに本件リストの作成及び配布の違法性）について
(1)表現の自由の侵害について
ア本件要請文書の内容は，前提事実(2)ウのとおり，県警が，コンビニ各社に対し，暴力団排除及び青少年の健全育成等の観点から，暴力団関係書籍等をコンビニの店頭から撤去することが検討されるべきであると考えていることを伝えるとともに，これを踏まえた適切な措置を講じるように求めるものとなっている。そして，撤去が検討されるべきであるとしているものの，コンビニ各社が取るべき措置をこれに限定しているものとはいえず，むしろ，コンビニ各社が適切な措置を取らなかった場合に何らかの不利益を被ることを示唆する記載などはないことからすれば，そもそも本件要請に応じて何らかの措置を取るか否かも含め，コンビニ各社の自主的な判断に委ねたものであるといえる。
また，本件要請の態様は，前提事実(2)イからエまでのとおり，生安総務課の担当者がコンビニ各社を訪問して口頭で県警の上記要請を伝えるとともに，本件要請文書を交付するというものであるが，その際に，暴力団関係書籍等の撤去を迫るような言辞を用いるなど，県警がコンビニ各社に対し警察権力を背景として暴力団関係書籍等の撤去を強制したことを根拠づける事実をうかがわせる資料は見当たらない。
そして，証拠（甲１１，乙９）及び弁論の全趣旨によれば，本件要請後，本件リストに掲載された雑誌等ではないものの，暴力団を題材とするコミックを販売している福岡県内のコンビニが存在すること，県警は，本件要請後，コンビニ各社の取った措置の内容や本件要請に従ってコンビニから暴力団関係書籍等が撤去されたか否かについて調査したり，暴力団関係書籍等を置いているコンビニに対する再度の要請や何らかの不利益な取扱い等をしていないことが認められる。
ところで，前提事実(3)のとおり，本件要請を受けたコンビニ各社のうち，暴力団関係書籍等を取り扱っていた会社は，いずれもその販売中止及び店頭からの撤去を行っている。しかし，証拠（乙１から乙７の１３まで）及び弁論の全趣旨によれば，福岡県下には多数の暴力団が存在し，暴力団組員による一般市民に対する犯罪や発砲事件も多いことから，平成２１年１０月１９日に暴力団の排除の推進等を目的とする福岡県暴力団排除条例が制定され，官民一体となって暴力団を排除する取り組みがされていることが認められる。このような社会的風潮の下，本件要請を受けたコンビニ各社が自主的に上記措置を取ることは何ら不自然であるとはいえず，これをもって，本件要請がコンビニ各社に対し暴力団関係書籍等の撤去を事実上強制するものであったことを根拠づける事実であると評価することはできず，他にこのような事実を認めるに十分な証拠はない。以上のとおりの本件要請文書の内容及び本件要請の態様等からすれば，本件要請は，県警が行政警察活動の一環としてコンビニ各社に対し暴力団関係書籍等の取扱いに関する自主的な措置を取ることを求めるものにすぎず，その撤去を強制するものということはできない。そして，前提事実(2)ウ及びエのとおりの本件リストの作成及び配布も，本件要請に付随する事実行為にすぎないというべきである。
イそうすると，本件要請は，その直接の相手方であるコンビニ各社に対してすら本件コミック等の撤去を強制するものではないのであるから，その直接の相手方ではなく，本件コミックの原作者にすぎない原告の執筆活動，その作品の公表及び販売等を規制するものということは到底できない。コンビニ各社による本件コミックを含む暴力団を題材とするコミックや雑誌等の販売中止及び店頭からの撤去がコンビニ各社の自主的な判断に基づくものであることは上記アのとおりである上，仮に，原告が主張するとおり，本件要請を知った出版社等が原告の作品の出版等を断るなどしたとしても，それは当該出版社等の判断によるものと捉えるべきであり，したがって，これらは，本件要請の直接の効果とはいえず，その事実上の影響という範囲に止まるものである。
そうすると，本件要請は，原告の表現活動を制限するものではなく，原告の表現の自由を侵害するものということはできない。
(2)名誉棄損及び人格的利益の侵害について
ア名誉棄損について
(ｱ)証拠（甲１の２）によれば，原告の名前やその作品名は本件リストに挙げられておらず，本件コミックの原作者が原告であることは，本件リストの記載からは明らかではないことが認められる。また，本件証拠上，一般人が，本件コミックの原作者が原告であることを理解できたといえるような事情もうかがわれない。


そうすると，前提事実(2)ウのとおりの本件要請文書及び本件リストの記載について，一般人の普通の注意と読み方を基準としてその意味内容を解釈すれば，本件リストに挙げられた本件コミック等が青少年の健全育成を害する暴力団関係書籍等に当たると県警が判断した，というものにすぎず，本件コミックと原告との関連性については明らかではないから，本件要請文書及び本件リストの記載内容をもって，原告の社会的評価を低下させるものということはできない。
(ｲ)また，前提事実(2)イからエまでのとおり，本件要請及び本件リストの配布は，コンビニ各社に対してされたものであり，不特定多数人を対象としてされたものではない。そして，本件要請文書及び本件リストの上記内容に加え，前提事実(2)イからエまでのとおり，本件リストが，コンビニ各社からの求めに応じてその自主的判断の参考に供する趣旨で作成されたものであり，これを配布する際，県警からコンビニ各社に対し，その旨の説明がされていることなどからすると，本件要請がされたこと自体について伝播する可能性はあるものの，本件リストに本件コミックが挙げられており，その原作者が原告であることについて，伝播する可能性はなかったというべきである。なお，証拠（甲２の１から甲３の１まで）及び弁論の全趣旨によれば，本件要請に関する新聞等は，本件リストに挙げられた具体的な作品名やその作者及び原作者等については，これを報道していないことが認められる。
(ｳ)したがって，本件コミックの内容を検討するまでもなく，本件要請並びに本件リストの作成及び配布が，原告の名誉を毀損し，違法であるということはできない。
イ人格的利益の侵害について
(ｱ)前記(1)のとおり，本件要請は，原告の表現活動を法的に制限する効果を伴うものとはいえないものの，本件要請及び本件リストの交付を受けたコンビニ各社は，本件コミック等をコンビニの店頭から撤去するなどしており，また，そのことを知った出版社等が，原告の作品等を取り扱うことを自粛したりすることにより，原告の表現活動に何らかの支障を生ずることがあり得るといえる。
そこで，憲法の保障する精神的自由の一つとしての表現の自由の重要性に鑑み，本件要請並びに本件リストの作成及び配布が原告の人格的利益を侵害する違法なものかどうかを判断するに当たっては，被侵害利益の内容及び性格，本件要請並びに本件リストの作成及び配布の目的の正当性，手段の相当性等を吟味した上で，総合的に判断すべきである。(ｲ)本件で具体的に問題となる原告の利益は，原告の作品を原作とする本件コミックが，県警から干渉されることなく，コンビニで販売される利益であるといえる。このような利益は，原作である原告の作品において，その思想等を表現するという意味で，主に個人的な価値に支えられる表現の自由から派生するものとして法律上保護される利益といい得るとしても，本件コミックの販売の点では経済的利益の側面もあり，かつ，その社会的価値の視点をも前提にすると，個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させ，言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという，表現の自由の核心部分からは遠く，その価値とその表現の保護の必要性は，相対的には必ずしも高いとはいえない。
(ｳ)他方，本件要請並びに本件リストの作成及び配布の目的は，青少年が，暴力団関係書籍等による影響を受け，誤った憧れを抱いて暴力団に加入することを防止するというものであって，前提事実(2)アからウまでの経緯及び本件要請文書中にも記載されている近時の状況を前提にする限り，そのような重要な社会的利益の保護を目的とすること自体，極めて正当であり，かつ，その必要性が高いものということができる。(ｴ)そして，上記目的達成のための手段である本件要請は，前記(1)アのとおり，コンビニ各社に対し，暴力団関係書籍等の取扱いに関する自主的な対応を求めるものにすぎず，その撤去を強制するものではない。また，前提事実(2)イからエまでのとおり，本件リストは，県警が積極的に作成したものではなく，コンビニ各社からの求めに応じて，その自主的判断の参考に供する趣旨で作成及び配布されたものであり，県警からコンビニ各社に対してその旨の説明もされている。なお，原告は，本件リストは恣意的に作成されたものであると主張するが，これを認めるに十分な証拠はない。
これらの事情からすれば，前提事実(2)イ及びウのとおりの，コンビニ各社への本件要請の過程におけるその担当者からの要望をきっかけとした県警による本件リストの作成については，その方法に安易かつ杜撰な面があったといわざるを得ないことを考慮しても，本件要請が上記目的達成のための手段として相当性を欠くと断ずることはできない。(ｵ)以上の事情を総合考慮すると，本件要請並びに本件リストの作成及び配布が，原告の人格的利益を侵害する違法なものであるということはできない。
(3)適正手続違反等について
ア一般に，憲法３１条の定める法定手続の保障は，直接には刑事手続に関するものであるが，行政手続については，それが刑事手続ではないとの理由のみで，そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではなく，行政処分の相手方に事前の告知，弁解，防御の機会を与えるかどうかは，行政処分により制限を受ける権利利益の内容，性質，制限の程度，行政処分により達成しようとする公益の内容，程度，緊急性等を総合衡量して決定されるべきものと解される（最高裁平成４年７月１日大法廷判決・民集４６巻５号４３７頁参照）。
これを本件についてみると，本件要請は，前記(1)及び(2)のとおり，コンビニ各社に対し自主的な対応を要請するものにすぎず，本件リストの作成及び配布も，本件要請に付随する事実行為であって，原告の権利又は人格的利益を侵害するものではないから，原告に対する事前の告知等を与える必要はないというべきである。
したがって，本件要請並びに本件リストの作成及び配布に憲法３１条の保障は及ばないから，この点に関する原告の主張には理由がない。イ原告は，本件要請は法的根拠に基づくものではないから違法である旨を主張する。
しかし，警察法２条１項が，「犯罪の予防」を警察の責務として定めていることに照らすと，これに必要な警察の諸活動は，強制力を伴わない任意手段による限り，一般的に許容されるものと解される（最高裁昭和５５年９月２２日第三小法廷判決・刑集３４巻５号２７２頁参照）。そして，「犯罪の予防」には，青少年が暴力団に加入することを防止することも含まれるというべきであるところ，前記(1)アのとおり，本件要請は強制力を伴うものではなく，本件リストの作成及び配布は，本件要請に付随する事実行為にすぎないというべきであるから，本件要請並びに本件リストの作成及び配布は，警察法２条１項に基づくものとして許容されるというべきである。
したがって，原告の上記主張には理由がない。
ウまた，原告は，県警が本件要請をするに当たって行政指導指針を作成していなかったことなどをもって，福岡県行政手続条例３４条及び３７条に違反した違法があるなどと主張する。


平成２４年３月１２日判決言渡
平成２３年（行ケ）第１０１６５号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２４年２月２７日
判決
原            告        積水化   学工業   株式会   社訴訟代理人弁理士        吉      見      京      子
城      所              宏
石      井      良      夫
後      藤      さな    え
被            告                    Y訴訟代理人弁護士        尾      関      孝      彰弁理士        清      水      義      憲
池      田      正      人
城      戸      博      兒
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた判決
特許庁が無効２００９－８００１６５号事件について平成２３年４月５日にした審決中，「特許第３９２４５８７号の請求項１，２，８に係る発明についての特許を無効とする。」との部分を取り消す。
第２事案の概要
本件は，特許無効審判請求を一部認容した審決の取消訴訟である。争点は，進歩性の有無である。
１特許庁における手続の経緯
原告は，平成１８年５月２９日，名称を「液晶表示装置の製造方法及びスペーサ粒子分散液」とする発明につき特許出願をし（特願２００６－５３４４９４号），平成１９年３月２日，本件特許登録を受けた（特許第３９２４５８７号，特許公報は甲３０，請求項の数１３）。
被告は，平成２１年７月２７日，本件特許の請求項１～９，１２及び１３についての特許を無効とすることを求める本件無効審判を請求した（無効２００９－８００１６５号）。その中で原告は平成２１年１０月１３日付けで訂正請求をしたが(請求項２，５，６の削除を含む。甲３３の１），特許庁は，平成２２年４月２３日，「訂正を認める。特許第３９２４５８７号の請求項１ないし６，９及び１０に係る発明についての特許を無効とする。」旨の第一次審決をした。原告は，平成２２年６月４日，上記審決の取消しを求める訴えを提起して（当庁平成２２年〔行ケ〕第１０１７６号），平成２２年８月３１日付けで訂正審判を請求し（甲３８の１），平成２２年９月２４日，第一次審決を取り消す決定を得た。特許庁は，本件無効審判事件についてさらに審理し，その中で原告は平成２２年１１月１９日付けで訂正請求をしたが（甲４１の１），平成２３年４月５日，「訂正を認める。特許第３９２４５８７号の請求項１，２，８に係る発明についての特許を無効とする。特許第３９２４５８７号の請求項３，４，７に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」旨の第二次審決をし，その謄本は平成２３年４月１４日原告に送達された。本件訴訟は，第二次審決の取消訴訟であり，以下に「審決」というときは第二次審決を指すが，登録時の請求項のうち請求項２，５～７及び９は訂正により削除されており，請求項５及び６は無効とすることを請求されていない登録時の請求項１０及び１１に対応し，審決が示した請求項の１，２，３，４，７及び８は，それぞれ，登録時の請求項１，３，４，８，１２及び１３に対応する。２本件発明の要旨
【請求項１】（訂正発明１）
「インクジェット装置を用いてスペーサ粒子分散液の液滴を吐出して基板上の所定の位置に着弾させた後，乾燥させることによりスペーサ粒子を基板上に配置する
工程を有する液晶表示装置の製造方法であって，
前記スペーサ粒子分散液は，スペーサ粒子，接着成分及び溶剤からなるものであり，かつ前記スペーサ粒子分散液は，スペーサ粒子分散液の分散媒の組成を調整する方法，又は，基板の表面を調整する方法によって，基板上に置かれたスペーサ粒子分散液の液滴が，基板上に置かれてから乾燥するまでの過程で，基板上に最初に置かれた際の着弾径より小さくなりだした時に示す接触角である後退接触角が５～７０度になるように調整し，更にスペーサ粒子の比重と，スペーサ粒子を除く液状
部分の比重との差が０．１以下であり，
前記乾燥後のスペーサ粒子が，前記基板上に着弾したスペーサ粒子分散液の液滴
径よりも狭い領域に配置され，
かつ配置された基板において，基板に触針子を接触させ一定の微小加重をかけながら，基板上を走査させ，凝集し接着剤で固定されたスペーサ粒子に接触子をあてたときに，スペーサ粒子が移動した際の力をスペーサ粒子個数で割ることにより求めたスペーサ粒子の固着力が５μＮ／個以上であり，スペーサ粒子の最上部と基板
との間隔のばらつきが１０％以下である，
ことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。」
【請求項２】（訂正発明２）
「基板は，予めスペーサ粒子分散液との接触角が２０度以上になるように撥水処理が施されていることを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置の製造方法。」
【請求項８】（訂正発明８）
「請求項１又は２記載の液晶表示装置の製造方法，又は，請求項３，４，５，６又は７記載のスペーサ粒子分散液を用いてなることを特徴とする液晶表示装置。」
３審決の理由の要点
(1)甲第１号証（特開２００５－１０４１２号公報，甲１）には，実質的に以下の発明が記載されていることが認められる。


ア「一定のパターンに従って配列された画素領域と画素領域を画する遮光領域とからなり，インクジェット装置を用いて，スペーサ粒子を分散させたスペーサ粒子分散液を吐出し，画素が形成されている方の基板の遮光領域または画素が形成されていない方の基板の遮光領域に相当する領域にスペーサ粒子を配置した基板とスペーサ粒子を配置していない基板とを，上記遮光領域または遮光領域に相当する領域に配置されたスペーサ粒子を介して対向させた液晶表示装置の製造方法において，インクジェット装置を用いてスペーサ粒子を液晶表示装置用基板の遮光領域または遮光領域に相当する領域中に効率的かつ高い精度で選択的に配置することを目的として，少なくとも一方の基板の遮光領域または遮光領域に相当する領域中に形成された低エネルギー表面を有する箇所にスペーサ粒子分散液の液滴を着弾させ，スペーサ粒子分散液の液滴を乾燥して，スペーサ粒子を上記遮光領域または遮光領域に相当する領域中に留める液晶表示装置の製造方法であって，前記低エネルギー表面を有する箇所が配向膜によって形成されており，その表面エネルギーが４５ｍＮ／ｍ以下であり，前記スペーサ粒子分散液の基板面との接触角が３０～９０度であり，前記スペーサ粒子分散液は，スペーサ粒子が親水性有機溶媒からなる分散媒体中に分散されてなり，該スペーサ粒子分散液には，粘接着性を向上させるための粘接着性付与剤が添加されており，前記スペーサ粒子が基板上に吐出された直後のスペーサ粒子分散液の液滴の径より小さい径の円内に存在するように乾燥させ，前記スペーサ粒子を吐出された直後のスペーサ粒子分散液の液滴の中央部付近に寄せ集める，液晶表示装置の製造方法。」（引用発明１）
イ「一定のパターンに従って配列された画素領域と画素領域を画する遮光領域とからなり，インクジェット装置を用いて，スペーサ粒子を分散させたスペーサ粒子分散液を吐出し，画素が形成されている方の基板の遮光領域または画素が形成されていない方の基板の遮光領域に相当する領域にスペーサ粒子を配置した基板とスペーサ粒子を配置していない基板とを，上記遮光領域または遮光領域に相当する領域に配置されたスペーサ粒子を介して対向させた液晶表示装置の製造方法において，インクジェット装置を用いてスペーサ粒子を液晶表示装置用基板の遮光領域または遮光領域に相当する領域中に効率的かつ高い精度で選択的に配置することを目的として，少なくとも一方の基板の遮光領域または遮光領域に相当する領域中に形成された低エネルギー表面を有する箇所にスペーサ粒子分散液の液滴を着弾させ，スペーサ粒子分散液の液滴を乾燥して，スペーサ粒子を上記遮光領域または遮光領域に相当する領域中に留める液晶表示装置の製造方法であって，前記低エネルギー表面を有する箇所が配向膜によって形成されており，その表面エネルギーが４５ｍＮ／ｍ以下であり，前記スペーサ粒子分散液の基板面との接触角が３０～９０度であり，前記スペーサ粒子分散液は，スペーサ粒子が親水性有機溶媒からなる分散媒体中に分散されてなり，該スペーサ粒子分散液には，粘接着性を向上させるための粘接着性付与剤が添加されており，前記スペーサ粒子が基板上に吐出された直後のスペーサ粒子分散液の液滴の径より小さい径の円内に存在するように乾燥させ，前記スペーサ粒子を吐出された直後のスペーサ粒子分散液の液滴の中央部付近に寄せ集める，液晶表示装置の製造方法によって製造された液晶表示装置。」（引用発明１’’）
(2)甲第３号証(特開平１－１５６７２３号公報，甲３）には，実質的に以下の発明が記載されていることが認められる。
「相対向する一対の基板の間の隙間に，液晶とスペーサ材料を内蔵してなる液晶表示素子を製造する際に，スペーサ材料の比重の０．８～１．２倍の比重を有する溶媒の中にスペーサ材料を分散させた状態で基板の内面に付着させた後，該基板と他方の基板とを貼り合わせて液晶充填室を形成し，液晶を充填，封止する液晶表示素子の製造方法であって，比重がスペーサ材料と同等の溶媒を使用することが望ましいが，スペーサ材料の比重の０．８～１．２倍程度の溶媒を使用すれば，スペーサ材料を分散させる溶媒とスペーサ材料との比重の差が小さいのでスペーサ材料が沈降したり浮上したりすることがなくスペーサ材料が溶媒中に均一に分散し，２時間以上にわたって均一な懸濁状態が維持され，その結果，液晶表示素子用の基板内面に散布した場合にスペーサ材料が均一に分散して付着し，２枚の基板を貼り合わせた場合に液晶表示素子の全面にわたって均一なギャップを確保できる，液晶表示素子の製造方法。」（引用発明２）
(3)訂正発明１と引用発明１の一致点と相違点は次のとおりである。
【一致点】
「インクジェット装置を用いてスペーサ粒子分散液の液滴を吐出して基板上の所定の位置に着弾させた後，乾燥させることによりスペーサ粒子を基板上に配置する
工程を有する液晶表示装置の製造方法であって，
前記スペーサ粒子分散液は，スペーサ粒子，接着成分及び溶剤からなるものであり，前記基板上に着弾したスペーサ粒子分散液の液滴径よりも狭い領域に配置される液晶表示装置の製造方法。」である点。
【相違点１】
訂正発明１では，スペーサ粒子分散液は，スペーサ粒子，接着成分及び溶剤からなるものであり，かつ前記スペーサ粒子分散液は，スペーサ粒子分散液の分散媒の組成を調整する方法，又は，基板の表面を調整する方法によって，基板上に置かれたスペーサ粒子分散液の液滴が，基板上に置かれてから乾燥するまでの過程で，基板上に最初に置かれた際の着弾径より小さくなりだした時に示す接触角である後退接触角が５～７０度になるように調整したものであるのに対して，引用発明１のスペーサ粒子分散液は，そのようなものであるかどうか不明である点。
【相違点２】
訂正発明１では，スペーサ粒子の比重と，スペーサ粒子を除く液状部分の比重との差が０．１以下であるのに対して，引用発明１では，スペーサ粒子及び液状部分の比重が不明である点。
【相違点３】


訂正発明１では，配置された基板において，基板に触針子を接触させ一定の微小加重をかけながら，基板上を走査させ，凝集し接着剤で固定されたスペーサ粒子に接触子をあてたときに，スペーサ粒子が移動した際の力をスペーサ粒子個数で割ることにより求めたスペーサ粒子の固着力が５μＮ／個以上であり，スペーサ粒子の最上部と基板との間隔のばらつきが１０％以下であるのに対して，引用発明１は，そのようなものであるかどうか不明である点。
(4)    以下の理由により，訂正発明１は，甲第１号証及び甲第３号証にそれぞれ記載された発明に基づいて，当事者が容易に発明をすることができたものである。
①相違点１についての審決判断
訂正発明１の「後退接触角」及び引用発明１の「接触角」のいずれも，「スペーサ粒子分散液の組成を調整する方法，又は，基板の表面を調整する方法によって調整したものである」点において差異はない。
接触角が３０～９０度である引用発明１の後退接触角は，訂正発明１において特定される後退接触度の範囲と大部分の範囲において重複するものと認めるのが相当である。
訂正発明１において，後退接触角の範囲を５～７０度に特定したことにより格別の技術的意義を生じるものとは認め難く，同特定は，適宜設計的に後退接触角の範囲を定めた以上のものとは認められないことに照らせば，引用発明１の一部の接触角の範囲において訂正発明１において特定される後退接触角の範囲「５～７０度」との要件を満たさない可能性はあるものの，それによって生じ得る差異は，設計的事項の差異にとどまるものであって，技術的思想としての差異ではないというべきである。
そうすると，甲第１号証には，後退接触角についての明示的な記載はないものの，引用発明１は，相違点１に係る訂正発明１の構成を実質的に備えるものであるか，訂正発明１と相違する部分があるとしても，技術的思想としての差異ではないから，相違点１は実質的な相違ではない。
②相違点２についての審決判断
訂正発明１における，スペーサ粒子を除く液状部分の比重との差を「０．１以下」とする技術上の意義は，スペーサ粒子の径が大きい場合でも，長時間にわたって沈降や浮遊しないようにすることにあると認められる。
甲第３号証に記載された引用発明２は，スペーサ材料を分散させる溶媒とスペーサ材料との比重の差を小さくすることで，スペーサ材料が沈降したり浮上したりすることがなくスペーサ材料が溶媒中に均一に分散し，その結果，液晶表示素子用の基板内面に散布した場合にスペーサ材料が均一に分散して付着し，２枚の基板を貼り合わせた場合に液晶表示素子の全面にわたって均一なギャップを確保する技術を開示するものといえ，当該技術の技術上の意義は，上記の訂正発明１の技術上の意義と共通するものである。
そして，引用発明１は，スペーサ粒子を液晶表示装置用基板の遮光領域または遮光領域に相当する領域中に効率的かつ高い精度で選択的に配置することを目的とするものであって，スペーサ粒子を分散液中に均一に配置すべきことが当然要請されるものであるから，引用発明１において，上記甲第３号証に記載された技術を適用し，スペーサ粒子と，スペーサ粒子分散液のうちスペーサ粒子を除くものとの比重差を小さくすることは，当業者が容易に想到し得たことである。さらに，上記の比重差については，スペーサ粒子分散液の材質，スペーサの粒径，散布条件等を考慮して当業者が適宜設計的に定めるべきものであり，当該比重差を，訂正発明１のごとく「０．１以下」とすることに，格別の困難性があるものとは認められない。また，訂正明細書において，スペーサ粒子の比重と，スペーサ粒子を除く液状部分の比重との差について，実施例１には，「スペーサを除く液状部分の比重に対するスペーサの比重の差」として「０．０１」，「０．０２」，「０．０３」及び「０．０５」が開示されている（段落【０１５５】【表３】）が，実験例４において「比重差が大きい（比重差：０．２９）」（段落【０１５９】）ものを対比するにとどまることに照らせば，引用発明１において，上記比重差を「０．１以下」に特定したことに，当業者が予測可能な域を超える程の格別の臨界的意義があるものとは認められない。以上によれば，引用発明１において，相違点２に係る訂正発明１の構成となすことは，当業者が容易に想到し得たものというべきである。
③相違点３についての審決判断
引用発明１における「スペーサ粒子」は基板に対して固着することが予定されていることが明らかであり，引用発明１における「スペーサ粒子」の基板に対する固着力を一定程度以上のものとすることは，当業者が設計上適宜考慮する程度の事項というべきであって，具体的にどのような固着力とするかは，当業者が設計上適宜定める事項である。
そして，訂正明細書には，訂正発明１において固着力を特定したことの技術的意義に関し，「上記スペーサ粒子が配置された基板においては，スペーサ粒子の固着力の好ましい下限が０．２μＮ／個である。より好ましい下限は１μＮ／個，更に好ましい下限は５μＮ／個である。なお，本明細書において，スペーサ粒子の固着力は，例えば，ナノスクラッチ試験機（ナノテック社製）を用いて，基板に触針子を接触させ一定の微小加重をかけながら，基板上を走査させ，凝集し接着剤で固定されたスペーサ粒子に接触子をあてたときに，スペーサ粒子が移動した際の力をスペーサ粒子個数で割ることにより求めることができる。」（【０１１５】）との記載があるにとどまり，これによれば，相違点３に係る訂正発明１における固着力の特定は，好ましいとされる固着力を設計上適宜に定めた以上の意義を生じるものではないと認められる。


また，液晶表示装置に用いるスペーサ粒子は，２枚の基板の間隔を規制し適正な液晶層の厚みを維持するものであることに照らせば，該粒子の最上部と基板との間隔にばらつきがないことが好ましいことは明らかであるから，引用発明１における「スペーサ粒子」の最上部と基板との間隔のばらつきを一定程度以下のものとすることは，当業者が設計上適宜考慮する程度の事項というべきであって，許容されるばらつきの程度を具体的にどのようなものとするかは，当業者が設計上適宜定める事項である。そして，相違点３に係る訂正発明１における「スペーサ粒子」の最上部と基板との間隔のばらつきの特定は，許容されるばらつきの程度を設計上適宜に定めた以上の意義を生じるものではないと認められる。以上の検討によれば，引用発明１において，相違点３に係る訂正発明１における構成とすることは，当業者が設計上適宜なし得る程度のことというべきである。④訂正発明１の奏する効果全体としてみても，引用発明１及び引用発明２から当業者が予測可能な域を超える程の格別顕著なものとは認められない。(5)訂正発明２と引用発明１の一致点と相違点は次のとおりである。
【一致点】
訂正発明1と引用発明１の一致点と同じ。
【相違点１～３】
訂正発明1と引用発明の相違点１～３と同じ。
【相違点４】
訂正発明２では，「基板」に対し「予め」「撥水処理が施されている」のに対して，引用発明１は，「基板」の「低エネルギー表面を有する箇所が配向膜によって形成され」ている点。
(6)    以下の理由により，訂正発明２は，甲第１号証及び甲第３号証にそれぞれ記載された発明並びに甲第1号証に記載された事項に基づいて，当事者が容易に発明をすることができたものである。
①相違点１～３についての審決判断
訂正発明1と引用発明の相違点１～３に対する判断と同じ。
②相違点４についての審決判断
訂正発明２において，「基板」に対し「撥水処理」を施すことは，基板に対し，シリコーン系，フッ素系，長鎖アルキル系等の撥水剤を基板の表面に塗布することであってよいものと認められる。
甲第１号証は，基板に対し撥水処理を施す技術を開示するものといえる。また，甲第１号証の「低エネルギー表面を有する箇所を形成する方法は，単独で用いられても良いし，複数の方法が併用されても良い」との記載に照らせば，引用発明１において，「低エネルギー表面を有する箇所」を得るための方法として，配向膜によって形成することに代えて，または，これに加えて，基板に，フッ素系樹脂やシリコーン系樹脂などからなるフッ素系樹脂膜やシリコーン系樹脂膜などの低エネルギー表面を有する樹脂膜を塗設する方法を採用し，相違点４に係る訂正発明２の構成となすことは，当業者が容易に想到し得たものというべきである。③訂正発明２の奏する効果全体としてみても，引用発明１及び引用発明２並びに甲第１号証に記載された事項から当業者が予測可能な域を超える程の格別顕著なものとは認められない。
(7)訂正発明８と引用発明１’’の一致点と相違点は次のとおりである。
【一致点】
訂正発明1と引用発明１の一致点と同じ。
【相違点１～３】
訂正発明1と引用発明の相違点１～３と同じ。
(8)    以下の理由により，訂正発明８は，甲第１号証及び甲第３号証にそれぞれ記載された発明に基づいて，当事者が容易に発明をすることができたものである。①相違点１～３については，訂正発明１と引用発明の相違点１～３に対する判断と同じ。
②訂正発明８の奏する効果は，引用発明１及び引用発明２から当業者が予測可能な域を超えるほどの格別顕著なものではない。
第３原告主張の審決取消事由


１取消事由１（一致点認定の誤り・相違点の看過）(1)審決は，訂正発明１，２，及び８について，それぞれ引用発明１，１’’との対比において，「スペーサ粒子分散液は，スペーサ粒子，接着成分及び溶剤からなるものである」こと，すなわち，スペーサ粒子分散液が「接着成分」を含むことを一致点として認定した。しかし，甲１には，スペーサ粒子分散液が「接着成分」を含むこと，及びその技術思想はどこにも記載されておらず，引用発明１，１’’は「接着成分」を含むものではない。よって，この一致点の認定は誤りである。訂正発明１における「接着成分」が，スペーサ粒子の基板への固着力を発揮させるという通常の意味での接着剤であることは，明細書全体の記載から明らかである。審決も，訂正発明１の「接着成分」の技術上の意義について，「訂正明細書には，『上記接着成分は，基板上に着弾したスペーサ粒子分散液が乾燥する過程において接着力を発揮し，スペーサ粒子をより強固に基板に固着させる役割を有するものである。』（段落【００２９】）との記載がある。」と認定している。それに対し，「粘接着性付与剤」とは，接着剤や粘着剤に接着（粘着）成分の接着性（粘着性）を補助するための補助剤として添加される補助成分である。引用発明１におけるスペーサ粒子分散液に添加される「粘接着性付与剤」は，「基板上に着弾したスペーサ粒子分散液が乾燥する過程において接着力を発揮し，スペーサ粒子をより強固に基板に固着させる役割を有する」ものではなく，それ単独では，粘接着性を向上させるためのものはない。甲１には，訂正発明が課題とするスペーサ粒子分散液に接着成分を配合したときの問題点（スペーサ粒子と基板との間に接着剤が入り込みセルギャップが不均一になること，スペーサ粒子の積み重なり）についての開示はなく，そのスペーサ粒子分散液に「接着成分」が配合されていると認定できる記載もない。甲１には，「接着」に関して，「上記微粒子やスペーサ粒子は，表面に接着層が設けられていても良いし，」（段落【００５４】），「本発明で用いられるスペーサ粒子分散液には，必要に応じて，例えば，粘接着性を向上させるための粘接着性付与剤，・・・が添加されていても良い。」（段落【００８４】）という２か所の記載しかなく，接着成分を配合したスペーサ分散液という技術思想は全くない。よって，引用発明１の「粘接着性付与剤」は「接着成分」とは明確に区別されるものであり，訂正発明１における「接着成分」に相当しないことは明らかである。(2)審決は，原告が審判で「『粘接着性付与剤』は，スペーサ粒子の表面に接着層が設けられた際の補助成分であり，『粘接着性付与剤』はあくまでも，すでに接着性のある状態を更にその粘接着性を向上させるためのものとしか，解せない。」と主張したのに対し，「接着層の粘接着性を向上させるために接着層ではなくスペーサ粒子分散液にタッキファイヤーを添加することは不自然であるから，引用発明１における粘接着性付与剤が，上記のような，接着剤や粘着剤に添加されるタッキファイヤーであるとは認め難い。」（３９頁１４行～２１行）とした。しかし，引用発明１，訂正発明１のスペーサ粒子分散液に，接着成分，その補助成分である粘接着性付与剤を配合すること自体，何ら不自然であるものではない。スペーサ粒子の表面に接着層が設けられ，分散液中に粘接着性付与剤を配合することで，スペーサ粒子分散液全体としてスペーサ粒子の基板に対する固着力を向上させるため，接着成分とその補助成分が作用すればよいものである。よって，その補助成分は，接着層の粘接着性を向上させるために必ず接着層に配合される必要はないものであるから，スペーサ粒子分散液に，接着層の補助成分が配合されても何ら不自然なものではない。
(3)訂正発明１は，接着成分を配合するスペーサ分散液特有の問題点を解決するための発明であって，接着成分を配合していない引用発明１を訂正発明１の課題解決のために用いようとする根拠が全く見出せず，訂正発明１は引用発明１を基礎にその進歩性を否定されるべきものではない。
２取消事由２（相違点１の判断の誤り）
(1)審決は，相違点１は実質的な相違ではないと判断した（４０頁１３行～４３頁１７行）。
しかし，引用発明１には，後退接触角についての記載はなく，訂正発明１が課題とするスペーサ粒子と基板との間に接着成分が入り込みセルギャップを不均一にすることの防止，及びスペーサ粒子の積み重なりの防止についての示唆もない。訂正発明１の「後退接触角」と引用発明１の「接触角」とは技術的意義が全く相違するのであるから，相違点１は実質的な相違ではないとの判断は誤りである。すなわち，発明の同一性（構成の同一性）を判断するのでなく進歩性を判断するにあたって，その構成要件の技術的意義を無視して，実質的相違点でない，あるいは構成を実質的に備えるものであるなどとする判断手法は許されるべきではない。発明の同一性を判断するためには，重複特許の成立排除などのため，技術思想でなく発明特定事項の同一性を判断すれば足りることがあるとしても，発明の進歩性は，その特許請求の範囲に発明特定事項として表現された発明（技術思想）が，引用発明から容易に想到できたかを判断すべきであるからである。本件においては，訂正発明１において，「後退接触角」という指標を選んだこと（技術思想）の容易想到性をまず判断すべきである。
かかる見地から見るに，「後退接触角」は，スペーサ粒子分散液を基板に着弾させた後，乾燥後にスペーサ粒子を狭い領域に配置させるために意義があるところ，引用発明１には，このような「後退接触角を調整する」とする技術思想は一切示されていない。訂正発明１の出願前に，スペーサ粒子分散液において「後退接触角を調整する」ことが検討されたことはなく，訂正発明１が初めてである。引用発明１には，「後退接触角」について何も記載されていない以上，当業者が「後退接触角を調整する」ことを導き出すことができるはずがない。審判における「構成を実質的に備える」というような認定判断は訂正発明１を見た上の後知恵である。また，訂正発明１は，接着成分を含む分散液についての接触角（しかも後退接触角）が５～７０度になるように調整したとの特定であるのに対して，引用発明１には，接着成分を含む分散液についての接触角を示唆するものは何もない。接着成分の有無が後退接触角に影響することは明らかであるので，接着成分を含まない分散液の接触角（しかも初期接触角）の値が接着成分を含む接触角（しかも後退接触角）の値を調整することの参考になるはずがない。


さらに，訂正発明１の「後退接触角を調整する」ことは，基板上で液滴の着弾した箇所の中心（着弾中心）を中心として液滴が乾燥し，その液滴径が縮小するとともに，スペーサ粒子がその中心に集まり難くなる（着弾箇所で広がったまま分散固着）のを防止するとともに，スペーサ粒子の積み重なりを防止するという接着成分が配合されたゆえに生じた新たな課題を解決するためのもので，引用発明１の「接触角」（すなわち初期接触角）と技術的意義を異にするものであり，また，両者に一義的な相関関係もない。
加えて，審決は，「角度の下限については，両者（原告注：訂正発明１と引用発明１）に単なる指標の相違以上の差異は認められない。」（４４頁（ｉ）の項）とした。しかし，前者は液滴の着弾後の乾燥に際しての意義であるのに対し，後者は着弾時の濡れ拡がりのみであって，乾燥過程における液滴の挙動については何ら認識していないものである。前者が，接着成分を配合する分散液についてスペーサ粒子の寄り集まりや積み重なりという乾燥後のスペーサ粒子の配置状態に関係するのに対し，後者は，乾燥後のスペーサ粒子の配置状態には関係しない。このように，その技術的意義が全く異なる角度の下限について，「両者に単なる指標の相違以上の差異は認められない。」としたことは誤りである。しかも，訂正発明１は，接着成分を含む分散液についての規定であるのに対して，引用発明１は，接着成分を含む分散液についてのものではない。接着成分の有無が後退接触角に影響することは明らかであるので，両者はもともと並べて対比することができないものである。(2)審決は，訂正明細書の記載のみに基づいて，「後退接触角」と「接触角」との関係を論じ，一般的に後退接触角は，接触角に比べ小さくなる傾向があるとした。しかし，相違点１の進歩性判断において，出願前の公知技術に基づくのではなく，訂正明細書の記載のみに基づく認定は，誤りである。(3)審決は，訂正発明１の後退接触角を「５～７０度」とする技術上の意義として，「比重差が小さい場合，・・・スペーサ粒子の上に他のスペーサ粒子が積み重なることがあり，製造する液晶表示装置の基板のギャップを正確に維持できなくなることがあること」（４４頁１５～１９行）を防ぐためのものであると認定し，「角度の上限については，訂正発明１において『後退接触角』という指標を採用したこと特有の技術上の意義が認められる。」（４５頁１行～３行）とした。しかし，一方で，「実施例ないし実験例からは，・・・５度あるいは７０度を境として格別の作用効果の差異が生じるものと認めるには至らない。」とし，この技術上の意義が開示されていない引用発明１と技術的思想としての差異でないと判断をしているところ，これは矛盾である。
３取消事由３（相違点２の判断の誤り）
審決は，スペーサ粒子の比重とスペーサ粒子を除く液状部分の比重との差について，訂正発明１において比重差を「０．１以下」とする技術上の意義は，「スペーサ粒子の径が大きい場合でも，長時間にわたって沈降や浮遊しないようにすることにあると認められ」，引用発明２の意義と共通するものであるとし，引用発明１は，スペーサ粒子を分散液中に均一に配置すべきことが当然要請されるものであるから，引用発明１において，引用発明２の技術を適用し，比重差を小さくすること，「０．１以下」とすることに格別の困難性はなく，「０．１以下」に特定したことに臨界的意義があるものとも認められないとした。
しかし，引用発明１は，インクジェット装置を用いるスペーサ粒子分散液であるのに対して，引用発明２は，ランダム散布方式で用いるスペーサ粒子分散液であって，そのスペーサ粒子が基板に付着する際の溶媒の乾燥状態が異なるのであるから，そのような両者を組み合わせる動機付けがなく，相違点２を容易想到とすることは誤りである。
また，訂正発明１における比重差を「０．１以下」とする技術上の意義は，「スペーサ粒子の径が大きい場合でも，長時間にわたって沈降や浮遊しないようにすること」のみではなく，「０．１以下」に特定することに臨界的意義もある。すなわち，訂正発明１における比重差を「０．１以下」とする技術上の意義は，後退接触角を規定することと相俟り，スペーサ粒子を所定の位置（領域）に正確に配置し，スペーサ粒子同士の積み重なりを防止して，基板のギャップを均一・正確に維持するという課題・効果を達成することにある。
さらに，甲３には，スペーサ粒子を所定の位置（領域）に正確に配置し，スペーサ粒子同士の積み重なりを防止して基板のギャップを均一・正確に維持するために，比重差を規定しようとする技術思想は開示も示唆もされていない。訂正発明１は，接着成分を配合してなるスペーサ粒子分散液に関するものであるが，引用発明２は，「溶媒の中にスペーサ材料を分散させた」（特許請求の範囲等）ものであり，接着成分を配合してなるスペーサ粒子分散液に関するものではない。しかも，訂正発明１のようなインクジェット装置を用いる基板の所定位置への付着ではなくランダム散布方式による基板への均一な分散付着であり，比重差の特定による作用効果も全く異なるものである。甲３では，乾燥したスペーサ粒子が基板に着弾するため，訂正発明１のような着弾した液滴内でのスペーサ粒子の寄り集まりの課題自体が存在しないのである。甲３記載の発明は，ランダム散布方式において，スペーサ材料が存在しない領域により基板間のギャップが狭くなるのを防止するために，基板に吹き付ける前のスペーサ溶媒の状態につき，スペーサ材料の比重を溶媒の比重の０．８～１．２倍にしているだけである。
接着成分が配合されている訂正発明１では，着弾した液滴中でスペーサ粒子に積み重なりが生じると，スペーサ粒子は積み重なった状態（スペーサ塊）のまま接着成分により固定されてしまうため，その後，上面基板を重ねることにより上からの加重がかかったとしても接着成分により強固に凝集したスペーサ粒子塊は崩れることがなく基板間のギャップを維持することはできないが，接着成分の配合されていないスペーサ粒子分散液（甲１の引用発明１，甲３の引用発明２）では，基板上にスペーサ粒子が凝集した状態で散布されてしまったとしても，基板作成段階で上面基板を重ね合わせた際に一旦凝集した粒子も上面からの加重により粒子同士がばらばらになり基板間のギャップを維持できるとして，接着成分が配合されている訂正発明１と配合されていない甲３とでは比重差により積み重なりを防止しなければい
けない課題の重要性に大きな違いがある
４取消事由４（相違点３の判断の誤り）