⑴関係各証拠によれば，以下の事実関係が認定できる。ア被告人Ｂ及びＬは，在留カードの貸し借り等をめぐってＤとトラブルになっていたところ，平成３０年３月１０日昼過ぎ（以下，時刻のみの記載は同日の出来事である。），ｍ駅付近において，Ｌは，Ｄと会った際，同人から模造刀で切り付けられるなどしてけがを負う被害に遭った。Ｌは，前記被害に遭った後，ｍ駅からほど近い友人の住む本件アパートに逃げ込んだが，同日，本件アパートでは，午後７時頃から約２０名のベトナム人が集まる本件パーティが開催されており，被告人３名及び本件共犯者らは，いずれも本件パーティに参加していた。そして，被告人３名は，本件パーティの開始前までの間に，Ｌ等から話を聞いたり，Ｌの治療跡を確認したりして，Ｌが前記被害に遭ったことを知った。
イ本件パーティ中である午後９時１５分頃，本件アパートにいたＬにＤから通話があり，Ｄは，ベトナム語特有の表現によりＬを執拗に侮辱したり罵倒したりするなどしたが，これに対して，Ｌは，Ｄにひたすら謝り続けていた。ＬとＤとの上記会話は，Ｌが通話途中からスピーカーモードにした上，本件パーティの参加者が通話内容を聞くため静かにしていたことから，本件パーティの他の参加者にも当該通話の内容が聞こえる状況であった。ウ前記通話において，ＤがＬに対して被告人Ｂに連絡を入れさせるよう要求してきたため，同通話の終了後，本件アパートにおいて，本件パーティの参加者のいる中で被告人ＢもＤと通話を開始したが，被告人Ｂが同通話の当初からスピーカーモードにしていたことから，本件パーティの他の参加者にも同通話内容が聞こえる状況であった。同通話において，Ｄは，被告人Ｂに対してもＬと同様に執拗に侮辱したほか，周りで通話の様子を聞いていた他のパーティ参加者に対しても侮辱する言葉を述べた上，酒に酔ったような口調で「全員出てこい。」，「殺してやる。」などとも怒鳴っていた。Ｄは，この通話の中で被告人Ｂを含む本件パーティの参加者に対してｍ駅まで来るよう要求したが，本件パーティの参加者の提案の結果，最終的に本件アパートから近いｆ駅で被告人ＢはＤと会うこととなった。
エ本件アパートにおける被告人ＢとＤとの通話が終わり，午後９時半過ぎ頃に本件パーティが終わると，本件パーティの参加者の一部が「みんなで行こう。」などと言いながら立ち上がり，被告人Ｃも「みんなが行くなら俺も行くよ。」などと言いながら立ち上がった。
本件パーティに最後まで残っていた参加者のうち，被告人３名及び本件共犯者らを含む十数名のベトナム人は，本件アパートを出た後，歩いてｆ駅に向かったが，被告人Ｂは，本件アパートを出る際，Ｆの持っていた手袋を取り上げた。また，被告人Ｂは，本件アパートを出た後，午後９時５２分頃，再度Ｄに電話し，「みんなたくさん駅に向かっている。別の日に話をしよう。」などと提案したが，Ｄはそれでも「全員来い。名古屋に住むつもりなら，出てこい。」などと言い，被告人Ｂの提案を受け入れなかった。オ被告人Ａは，本件アパートからｆ駅に向かう道中において，道路沿いの工事現場で金槌を発見し，これを拾って携帯した。
カ被告人Ｃは，Ｇからマスクと手袋を数個買ってくるよう頼まれたことから，本件アパートからｆ駅に向かう途中，Ｋとともにコンビニエンスストアに立ち寄り，マスク３袋（一袋４枚入り）と手袋４双を購入し，購入したマスクと手袋は，ｆ駅に到着した後，ＫがＧほか数名に対して配布した。キ被告人Ｂは，ｆ駅に到着後，本件共犯者らのうち面識のなかった者から本件棒を渡され，本件棒を振ることにより伸縮することを確認した上で，本件棒を短くした状態にして服の右袖の中にしまった。
被告人Ｃは，ｆ駅に到着後，付近の民家の駐車場においてＫと煙草を吸っていたが，その際，Ｋからはさみと手袋を受け取り，手袋を装着し，はさみを服の右袖の中に入れた。
ク被告人Ａは，午後１０時３８分頃，改札口を通過してｆ駅構内に入り，その後に続いて同構内に入った本件共犯者らのうち３名とともに同駅ホームに設置されたベンチに４人が座りＤの到着を待った（以下，被告人Ａを含む上記４名を「被告人Ａら」という。）。
ケＤは，午後１０時５２分に同駅に到着した電車から降りてホームに姿を現すと，模造刀を手に持って示しながら，ベンチに座っていた被告人Ａらに対し，順に「お前がＢか。」と尋ねてきたが，最後に尋ねられた被告人Ａが「違う。」と答えると，被告人Ａに対し，いきなり辛子成分入りの液体をスプレーでその目に吹きかけ，模造刀でその左肩を切り付ける暴行を加えてきたため，被告人Ａ以外の３名がベンチから立ち上がりＤに襲い掛かった。被告人Ａは，その後，うつぶせに倒れて動かないＤの背中を金槌で殴打した。
コ一方，被告人Ｂ及び被告人Ｃは，ｆ駅構外でＤの到着を待っていたが，ホーム方向から聞こえた騒ぐ声や物音などから，Ｄが電車でホームに到着しけんかが始まったのではないかなどと考え，午後１０時５３分頃から午後１０時５４分頃の間に，本件共犯者ら３名とともに相次いで改札口を通って同駅構内に入った。
被告人Ｃは，Ｄを円形に取り囲んでいる他の被告人ら及び本件共犯者らのすぐ背後に近づき，円形に取り囲んだ同人らの間から中に向かって左足で蹴りつける動作をしたが，Ｄの身体には当たらなかった。サ被告人３名及び本件共犯者らは，誰かの「逃げろ。」という発言をきっかけに，いずれも午後１０時５４分頃，ｆ駅の改札口から出場して逃走した。⑵上記の事実関係については，当公判廷において取調べ済みの関係証拠により明らかに認定することができ，また，被告人３名も，これらの事実関係自体は基本的に争っていない。


なお，被告人３名の弁護人らは，その所在が不明であることから刑事訴訟法３２１条１項２号前段により証拠採用決定されたＬの検察官調書の全部又は一部の信用性を争っているほか，被告人Ａ及び被告人Ｃの弁護人らは，強制退去処分により既に外国に送還されたことから同法３２１条１項２号前段により証拠採用決定されたＭの検察官調書謄本及び証人として出廷した際に捜査段階と異なる証言をしたことから同法３２１条１項２号後段により証拠採用決定されたＮの検察官調書の全部又は一部の信用性を争っている。しかしながら，ｆ駅で発生した本件事件の捜査対象となっていないＭにおいて殊更に虚偽の供述をする動機は見出し難く，その供述内容を検討しても不自然な点は見当たらないことからすると，同人の供述調書の記載内容は信用できる。また，Ｎの検察官調書についても，同人が被告人３名とは友人関係等にあったことや，Ｎ自身もｆ駅で発生した本件事件の捜査対象になっていなかったことなどからすれば，同人において殊更に虚偽の供述をして被告人３名を陥れる動機は見出し難い上，その供述内容を検討しても具体的で不自然な点はなく，Ｍの上記検察官調書とも整合するものであることからも，捜査段階におけるＮの供述内容は十分に信用できる。他方で，Ｎは，当公判廷において証人として出廷した際，捜査段階で供述していたような事実の大半を覚えていないなどと証言しているが，捜査段階において異なる供述をした理由について合理的な説明を何らなし得ていない上，事件に関する質問への具体的な証言を避けようとする証言態度に終始していることからすると，Ｎの証言内容が捜査段階と著しく異なる理由も，被告人３名の在廷する当公判廷においてＮが被告人３名に不利益に働く自己の捜査段階における供述内容を維持することを避けようとしたためであったと解されるから，Ｎの当公判廷における供述は信用できないことになる。さらに，Ｌの検察官調書についても，同調書作成当時において，Ｌはｆ駅で発生した本件事件について被疑者として捜査対象となっていたことからすると，本件アパート内における出来事について被告人３名に不利益に働く事実を供述すれば，それは同時にＬにとっても不利益に働く事実となるものであることはＬにおいても当然に理解できたと考えられることからすると，そのような危険を冒してまで殊更に虚偽供述をする理由は考え難い上，その供述内容は具体的であって，信用できるＭやＮの検察官調書の供述内容ともよく符合する自然なものであるから，捜査段階におけるＬの供述内容は十分に信用できる。他方で，Ｌは，刑事訴訟法１７９条に基づき実施された証拠保全としての証人尋問手続において証人として証言した際，捜査段階で供述していたような事実の大半を覚えていないなどと証言しているが，捜査段階において異なる供述をした理由について合理的な説明を何らなし得ていないことからすると，Ｌの証言内容が捜査段階と著しく異なる理由も，前記証人尋問手続時点においてＬ自身が捜査対象から外れた事情も相まって，被告人３名の面前においてＬが被告人３名に不利益に働く自己の捜査段階における供述内容を維持することを避けようとしたためであったと解されるから，Ｌの前記証人尋問手続における供述は信用できないことになる。
３検討
前記２の事実関係を前提に，以下，被告人３名及び本件共犯者らの本件当時の認識について検討する。
⑴本件パーティに先立ちＬがＤから模造刀で切り付けられてけがを負う被害に遭ったことを被告人３名も本件パーティの時点で認識していたこと，本件パーティの席上において，Ｄが，Ｌ及び被告人Ｂとの通話において同人らを執拗に侮辱したり罵倒したりする発言を繰り返し，Ｌ及び被告人Ｂが繰り返し謝罪してもこれを受け入れないばかりか，他のパーティ参加者に対しても「全員出てこい。」，「殺してやる。」などと述べているところ，その様子は他のパーティ参加者にも十分に聞こえる状況にあったことからすれば，粗暴性の高いＤが被告人Ｂとｆ駅で会った場合，謝罪の申入れや話合い等に応じずに，被告人Ｂや同行した本件パーティの参加者に対して攻撃を仕掛けてくる可能性があることは，被告人３名を含む本件パーティの参加者にとっては容易に想定できたはずであり，Ｄと会えばけんかになることが分かっていたためにＬが被告人Ｂからの誘いを断って本件アパートに残ることを決めたことや，本件パーティの途中で帰宅したＮが，Ｈからの電話でＤとｆ駅で会うことになっていることを知らされ，Ｄとけんかになることを避けるために，Ｈに対して帰るように言ったり，わざわざ被告人Ｃに電話を掛けて帰るように言う行動を取ったのも，上記判断を裏付けるものといえる。


このような想定の下において，被告人３名及び本件共犯者らはあえてＤに会いにｆ駅に出向いているところ，被告人Ｂが本件アパートを出る際にＦの手袋を取り上げて装着したことや，被告人３名及び本件共犯者らの一部がそれぞれ闘争の際に凶器となり得るものを携帯し，被告人Ｃ及びＫがＧから依頼されてマスク及び手袋を購入した上でこれらを本件共犯者らの一部に配り，被告人Ｃ自身もＫからはさみを受け取った時点で手袋を装着していることも総合すると，被告人３名及び本件共犯者らは，遅くともＤがｆ駅に到着するまでには，Ｄが被告人Ｂ等に攻撃を仕掛けてきた場合には，両者の間でけんか闘争となることは避けられないと予想し，これに備えて各自が凶器を準備するなどして，Ｄの攻撃に応戦してＤに暴行を加える意思を暗に相通じていたと認定できる。本件において，被告人Ａと同時刻頃にｆ駅のホームに入った本件共犯者らの一部が，被告人ＡがＤから攻撃を受けるやいなや直ちに反撃を開始していること，被告人Ｂや被告人Ｃが，Ｄとけんかとなったことを察知して走って駅のホームに向かい，被告人Ｂが右袖口に入れていた本件棒を取り出して伸ばした状態で振り上げながら改札口を通過し，ホーム上でうつぶせに倒れて動かないＤの身体を複数回殴り，被告人Ｃが右袖口に入れていたはさみを手に持って改札口を通過し，前同様の状態で共犯者らから暴行を受け続けているＤを足蹴にしようとしたこと，被告人ＡがＤの倒れた後に動かない同人の背中を金槌で複数回殴打しているところ，これらの行動は被告人３名及び本件共犯者らが前記のような意思を相通じていたことの裏付けとなるものである（なお，被告人Ｂは，捜査段階ではＤに対する暴行を行ったことを認めていたのに対し，当公判廷においてこれを否認しているが，この状況を目撃したことを内容とする被告人Ａの捜査段階における供述内容は，被告人Ａにおいて殊更に虚偽の供述をして被告人Ｂを陥れる動機は見当たらないことに加え，被告人Ａの捜査段階の取調べ状況を録音録画したやり取りを記録した動画データからうかがわれる供述状況や発言内容をみても供述の信用性を疑わせるような事情も見当たらず，被告人Ａ及び被告人Ｂがｆ駅の改札口を出入りする状況を撮影した防犯カメラの映像とも整合的であることからも信用性が認められ，また，被告人Ｂは，捜査段階において，Ｄの身体を本件棒で複数回殴打した事実を認めているところ，暴行態様に関する同供述内容は，信用性が認められる被告人Ａの供述内容とも良く一致する上，上記防犯カメラの映像とも整合的であることからも信用性が認められるから，これらの証拠によれば，被告人ＢがＤに判示第４記載の暴行を加えた事実は優に認定することができる。）。
⑵被告人３名は，いずれも捜査段階において，Ｄとｆ駅で会った場合にはＤから攻撃を受ける可能性を認識した上で，そのような状況が生じた場合には同人を殴り返すなどして応戦するつもりであった旨供述しているところ，かかる供述内容は，被告人３名及び本件共犯者らの行動等に関する前記認定にかかる客観的状況に沿うものである上，被告人３名の捜査段階の取調べ状況を録音録画したやり取りを記録した動画データからうかがわれる供述状況や発言内容をみても供述の信用性を疑わせるような事情も見当たらないことからすると信用性が認められる。これに対し，被告人３名は，当公判廷において，Ｄに危害を加えるつもりはなかったなどと弁解するが，このような弁解は前記の事実関係に照らし不自然であって，信用することができない。
４各争点に対する判断
以上の認定を前提に，前記１の各争点について判断する。⑴判示第１ないし第３の各事実（凶器準備集合）に関する争点について本件において，被告人３名が，強いてＤとの間で暴力沙汰を起こすことを望んでいたとまでは認められないものの，前記のとおり，被告人３名は，Ｄから攻撃を受けることを予想し，攻撃を受けた際には，本件共犯者らと共同して，これに応戦してＤの身体等に攻撃を加える目的を有していたものと判断できるから，いずれも共同加害目的を有していたものと認められる。⑵判示第４の事実（傷害致死）に関する争点について
ア共謀の存否について
前記のとおり，被告人３名は，Ｄから攻撃を受けることを予想し，攻撃を受けた際には，これに応戦してＤに攻撃を加える意思を有しており，これを他の被告人ら及び本件共犯者らとの間においても暗に相通じていたものと判断できるから，被告人３名にはＤに対する暴行の共謀成立が認められる。
イ共同実行の事実の有無について
被告人Ａが，Ｄの背中を金鎚で殴打する暴行を加え，被告人Ｂが，Ｄの身体を棒で殴る暴行を加えたと認められることについては，前記のとおりである。
また，関係各証拠によれば，被告人Ｃは，ｆ駅のホーム上において，うつぶせに倒れているＤの周囲を円形に囲んで暴行を加える他の共犯者らの背後から同共犯者らの身体と身体の隙間を通してＤの腰付近めがけて相応の強さで足蹴にする動作をした事実が認められるところ，同事実によれば，被告人Ｃの前記足蹴り行為は，Ｄの身体に対して危険性のある有形力の行使と判断できるから，被告人Ｃの足がＤの身体に命中しなかったことを考慮してもなお，被告人Ｃの上記行為は傷害致死罪の実行行為としての暴行に当たるといえる。
ウ正当防衛の成否について


平成２５年１０月１０日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２５年（行ケ）第１０１２６号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２５年８月２９日
判        決
原              告                    Ｘ訴訟代   理人弁   護士         吉元徹   也訴訟復代理人弁護士        稲      元      富      保被              告                    Ｙ訴訟代   理人弁   理士         森       泰比古
主        文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
１特許庁が無効２０１２－８９０１０１号事件について平成２５年４月１日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
(1)本件商標
被告は，平成２３年８月２日，別紙の(1)の構成からなり，第２９類「魚のすり身と野菜を主材とする揚げ物」を指定商品として，商標登録出願し，平成２４年３月(2)原告は，平成２４年１１月２０日，特許庁に対し，本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は，これを無効２０１２－８９０１０１号事件として審理した上，平成２５年４月１日，「本件審判の請求は，成り立たな(3)原告は，平成２５年５月１日，本件審決の取消しを求める訴えを提起した。
２本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，別紙審決書（写し）のとおりであり，要するに，本件商標は，下記引用商標とは非類似の商標であって，商標法４条１項１１号に該当するものとはいえないから，同法４６条１項１号により無効とすることはできない，というも引用商標：登録第２４４８６９７号商標は，別紙の(2)に示すとおり，「ギョロッケ」の文字を上段に，「魚ロッケ」の文字を下段に，それぞれ横書きしてなり，平成１４年３月１２日に商標権の存続期間の更新登録がされ，また，同年５月１日に，第２９類「食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，ふりかけ，なめ物」，第３０類「コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，
３取消事由
第３当事者の主張
１本件商標の外観は，「快席」や「よしざき」の文字ははっきり見えず，「きょロッケ」の部分が要部であり，離隔的観察をすれば引用商標と類似する。２本件商標からは「キョロッケ」の称呼が，引用商標からは「ギョロッケ」の称呼が生じるが，両称呼は，発音の冒頭において，無声の破裂音の子音「ｋｙ」で開始されるのか，有声の破裂音の子音「ｇｙ」で開始されるのかが異なるだけで，その後の母音「オ（ｏ）」からの発音は同一であるから，全体としては，語調・語感が近似し，称呼上，相紛らわしい。
３本件審決は，称呼上重要な位置を占める語頭部分にあることで比較的強く発音され，両称呼をそれぞれ一連に称呼するときには，互いに聞き分けることができる音として聴取されるものと判断されるというが，本件商標の「キョロッケ」及び引用商標の「ギョロッケ」の称呼は，いずれも，わずか５音からなる短い造語であり，それ自体で何らかの意味を有するものではなく，一般的には，これらに接した取引者・需要者に格別の観念を生じさせるものではないから，取引者・需要者は，通常，本件商標及び引用商標をそれぞれ「キョロッケ」及び「ギョロッケ」と一体不可分に把握し，一連のものとして発音するのが通常である。そして，実際に臨んで両商標を称呼する場合には，自他識別のために無意識的に語頭音を強く発音する，という経験則が存在するとはいえない。
４仮に，一般論として，語頭音が称呼を識別するうえで重要な要素を占めることが多いとしても，上記のとおり，本件商標の「キョロッケ」及び引用商標の「ギョロッケ」は，５音からなる文字のうちの語頭の子音のみが相違しているだけであり，その子音は，無声の破裂音か有声の破裂音かで異なるだけであって，しかも，「キョロッケ」及び「ギョロッケ」は，それ自体で何らかの意味を有するものではないから，一般の取引者・需要者が，自他識別のために無意識的に「キ（ｋｙ）」や「ギ（ｇｙ）」を強く発音するとは考えにくく，本件商標を使用した商品につき出所の混同のおそれがある。
１声帯の振動を伴わずに発せられる無声の破裂音「ｋｙ」と声帯の振動を伴って発せられる有声の破裂音「ｇｙ」はともに明瞭に発音され，かつ，これらの語が称呼上重要な位置を占める語頭部分にあることで比較的強く発音され，両称呼をそれぞれ一連に称呼するときには，互いに聞き分けることができる音として聴取されるから，「キョロッケ」の称呼と「ギョロッケ」の称呼は類似しない。したがって，２魚肉のすり身にタマネギ，ニンジンなどの野菜のみじん切りを混ぜて形成し，これにパン粉を付けて揚げたものが，佐賀県唐津市を中心とする地域において，「魚ロッケ」と称されており，また，証拠（乙９～１２，１４）によれば，２０～３０代女性の８～９割が利用し，月間２千万人以上が利用する日本最大の料理レシピサイトにおいて，「噂のギョロッケ」や「魚ロッケ」と紹介されていることから，「魚おいて，当該商品の普通名称又は一般的な用語として広く使用され認識されている。と区別すべく，取引においては，引用商標「ギョロッケ」は「ギョ」が明瞭に発音そうすると，本件商標及び引用商標のそれぞれは，同種の総菜である「コロッケ」明瞭に発音される結果，両者は称呼において明瞭に区別されることから，本件商標
第４当裁判所の判断
当裁判所も，本件商標と引用商標は類似しないから，本件商標は商標法４条１項１１号に該当しないものであって，本件審決には原告主張に係る違法はないと判断する。その理由は，以下のとおりである。
１本件商標


平成２４年１２月２１日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２３年(ワ)第３２５８４号損害賠償等請求事件
口頭弁論終結日平成２４年１０月２６日
判                  決
アメリカ合衆国ハワイ州＜以下略＞
原              告        Ａ（以下「原告Ａ」という。）
アメリカ合衆国ハワイ州＜以下略＞
原              告        ハワイ   アン・   アート   ・
ネット   ワーク   有限責   任会社
（HawaiianArtNetwork   L.L.C.）（以下「原告会社」という。）
上記２名訴訟代理人弁護士山        本      隆      司同                        井奈    波      朋      子同                        山      田      雄      介同                        永      田      玲      子
東京都新宿区＜以下略＞
被              告Ｐこと
主                  文
１被告は，原告Ａに対し，金７万８７０４円及びこれに対する平成２３年１０月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２被告は，原告会社に対し，金７万２１７６円及びこれに対する平成２３年１０月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。３原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
４訴訟費用は，原告Ａに生じた費用の４分の１と原告会社に生じた費用の６分の１を被告の負担，被告に生じた費用の１０分の３を原告Ａの負担，被告に生じた費用の２分の１を原告会社の負担とし，その余は各自の負担とする。５この判決は，第１項及び第２項に限り，仮に執行することができる。
事実    及び    理由
第１請求
１被告は，原告Ａに対し，金３０万１７３１円及びこれに対する平成２３年１０月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２被告は，原告会社に対し，金４４万６３３２円及びこれに対する平成２３年１０月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は   ，原告   らが，   別紙原   告著作   物(1)及び   (2)（以下   ，順に   「本件   写真(1)」「本件写真(2)」といい，併せて「本件写真」という。）について，原告Ａが著作権を，原告会社が独占的利用許諾権をそれぞれ有していることを前提として，被告は，その運営するブログに無許諾で本件写真を掲載し，著作権（複製権，公衆送信権）を侵害したなどと主張し，被告に対し，不法行為に基づく損害賠償請求として，原告Ａにつき３０万１７３１円及び原告会社につき４４万６３３２円（いずれも附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成２３年１０月１６日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金）の支払を求めた事案である。
１前提事実（後掲の証拠等により認められる。）
(1)当事者
ア原告Ａ
原告Ａは，職業写真家であり，ハワイ州に居住するアメリカ合衆国の国民である。
（枝番号を含めて甲３３，３５）
イ原告会社
原告会社は，ハワイの芸術品・美術品の販売のほか，写真のライセンス事業を業務とするハワイ州の法律に基づき設立された有限責任会社である。
（枝番号を含めて甲１，２，３２，弁論の全趣旨）
ウ被告
被告は，「Ｐ」の名称で旅行業を営む者である。
（弁論の全趣旨）
(2)本件写真
本件写真(1)は，「夕暮れのナパリ海岸（NapaliCoastAt   Sunset）」との題名が付された，夕焼け空，波，岸壁等を被写体として撮影された写真である。本件写真(2)は，「たそがれ時のサーファー（PictureOfSurfer   AtTwilight）」との題名が付された，夕焼け空，波，砂浜，サーフボードを抱えた人物を被写体として撮影された写真である。本件写真はアメリカ合衆国で最初に発行された。
（枝番号を含めて甲３，３５，３７，弁論の全趣旨）
(3)原告会社の独占的利用許諾権
原告Ａと原告会社とは，平成１７年（２００５年）以前に，原告Ａが，その撮影した写真について，原告会社に対し，非独占的利用許諾権を与えることを内容とする非独占的代理店契約を締結した。これに加え，原告Ａは，平成２２年（２０１０年）９月１４日，アメリカ合衆国ハワイ州公証人の面前において自ら署名した宣誓供述書をもって，本件写真につき原告会社を独占的代理店に指定し，原告会社に対し，独占的利用許諾権（以下「本件独占的利用許諾権」という。）を付与した。
（枝番号を含めて甲２２～２８，３２～３６）
(4)被告運営ブログにおける本件写真の掲載
被告は   ，平成   ２３年   １月１   ０日，   その運   営する   「旅の   料理人   “旬の味”“世界旬の旅”」と題するブログに，その頃インターネットからダウンロードした本件写真(2)をアップロードして掲載した。また，被告は，同年２月４日，その運営する「旅の料理人お勧め極楽・極上・極秘旅」と題するブログに，その頃インターネットからダウンロードした本件写真(1)をアップロードして掲載した。
（甲６，７，被告本人，弁論の全趣旨）
(5)本件提起に至る経過
原告Ａの依頼を受けた永田玲子弁護士（以下「永田弁護士」という。）は，被告に対し，平成２３年６月２３日付けで，ブログから本件写真(1)の削除と損害金１０万円の支払を求める旨を記載した警告書を送付した。被告は，永田弁護士との交渉の後，永田弁護士に対し，１万円を同封の上，同年７月１５日付けで，１０万円を支払う経営体力が不足している旨を記載した文書を送付した。永田弁護士は，被告に対し，同月２０日付けで，１万円で和解に応じることはできない旨に加え，他のブログに掲載していることが判明した本件写真(2)の削除と損害金残額１９万円の支払を求める旨を記載した警告書を発送したが，被告は当該警告書の受領を拒否した。原告らは，同年１０月５日，当庁に対し，本件を提起した。
（枝番号を含めて甲１１～２１，当裁判所に顕著）
２争点
(1)本件写真の著作物性，著作者及び著作権者（争点１）
(2)被告の過失の有無（争点２）
(3)原告らの損害及び損害額（争点３）
３争点に関する当事者の主張
(1)本件写真の著作物性，著作者及び著作権者（争点１）
（原告らの主張）
原告Ａは，本件写真を撮影した。


本件写真(1)は，夕焼け空・波・岸壁等を被写体として，黒とオレンジ色のコントラストを際立たせて夕暮れ時の一瞬を写し取ったものである。また，本件写真(2)は，夕焼け空・波・砂浜・サーフボードを抱えた人物を被写体として，赤～紫～黒のグラデーションの色彩の中に夕焼けの黄色オレンジを一部に差し込ませ，極めて印象的な色彩に仕上げたものである。本件写真は，被写体の選択，レンズ・カメラの選択，アングル，シャッターチャンス，シャッタースピード･絞りの選択，ライティング，構図・トリミング等により，原告Ａの思想・感情が表現されているから，写真の著作物に該当する。本件写真の著作権は，いずれも撮影した原告Ａが保有している。
（被告の主張）
原告らの主張は否認する。
(2)被告の過失の有無（争点２）
（原告らの主張）
ア被告は，ヤフーの検索画面（http://www.yahoo.co.jp/）において「画像」を選択し，検索ワードとして「ハワイ」を入力して多数の画像を表示し（乙４），そこに表示されていた本件写真を選択したのち，右クリックで「保存」しダウンロードしたものである。
当該検索結果として表示された画像（乙４）は，検索結果として表示されているだけであって，どこにもフリー画像であるとか著作権者から使用許諾が与えられているとかの表示は存在しない。
したがって，仮に被告がそこに表示された本件写真について権利者から許諾があったと誤解したとしても，そう信じることについて相当な理由がないこと，すなわち被告の過失は明白である。
イ被告は，壁紙Ｌｉｎｋから本件写真をダウンロードした旨主張するが，仮にこれが事実としても，被告は過失を免れない。
壁紙Ｌｉｎｋの注意書き（乙６）は，著作権者が写真の営業的使用を許諾したことを表示するものではない。当該注意書きは，せいぜい個人使用には私的複製として権利制限が及ぶことを意味するにすぎない。被告による本件写真の使用は，「個人のデスクトップピクチャーとして」の私的使用ではなく，被告の旅行業に使用する営業用の使用である（甲６の３枚目）。他方，「海外のショップでフリーの素材として販売していたもの」であっても，著作権者は，対価を支払って購入した者による使用を許諾するにすぎず，その利用には第三者に使用させる権利の許諾まで含むものではない。当該注意書き（乙６）には，「ホームページ素材としてもお使い下さい」との記述があるが，著作権者が「フリーの素材」として「販売」していたものは，購入者（壁紙Ｌｉｎｋ）による公衆送信を許諾するものでも，第三者（被告）による公衆送信まで許諾するものではあり得ない。また，壁紙Ｌｉｎｋに収集されたもののうち「海外のネット上で流通しているもの」は，著作権者の許諾を得て適法に流通しているものとも，著作権者の許諾なく違法に流通しているものとも，表示しておらず，当該流通に著作権者の許諾があるとは全く表示されていない。
以上のとおり，壁紙Ｌｉｎｋのいずれの記載・表示にも，壁紙Ｌｉｎｋのユーザーが画像を自己の営業用サイトにアップすることについて「著作権者」が許諾していると解釈できるものや，壁紙Ｌｉｎｋが著作権者であるとか「著作権者」からユーザーによる利用について再利用許諾を受けていると解釈できるものは存在しない。
万一壁紙Ｌｉｎｋがそのような表示を行ったとしても，それを信ずるのが相当かどうかが問題となる状況である。ところが，そのような表示がない状況において，被告が，壁紙Ｌｉｎｋが著作権者であるとか「著作権者」からユーザーによる利用について再利用許諾を受けており，壁紙Ｌｉｎｋのユーザーが画像を自己の営業用サイトにアップすることについて「著作権者」が許諾していると誤解したとしても，そう信ずるについて相当な理由はないこと，すなわち被告の過失は明らかである。ウ以上のとおり，被告は，過失により，本件写真の著作権侵害（複製権，公衆送信権）を侵害した。
（被告の主張）
ア原告らの主張は否認する。被告に過失はない。
イ被告は，ヤフーサイトで「画像ハワイ」と入力して検索し，検索結果の画面（乙４）が出てきたので，NOPICTUREや著作権者のサインの記載があるものを除き，２枚の写真（本件写真）を選択した（乙５の１及び２）。その出展元は，壁紙Ｌｉｎｋの「世界遺産と世界の風景デザイナーズ壁紙」というカテゴリーであり，その中には「サイトで海外のショップでフリーの素材として販売していたもの，及び，海外のネット上で流通しているものを独自に収集したものです。無料でダウンロードした壁紙は，デスクトップピクチャーとして，あなたの生活に憩いを与えてくれるでしょう。また，ホームページ素材としてお使いください。」（乙６）との記載があった。
ウ被告が本件写真をブログに掲載した手順は，以下のとおりである。ヤフーハワイ検索から本件写真をピックアップする（乙２５，２６）。その中の１つの写真を画面上でクリックすると写真が現れる（乙２７，２８）。下のリンクをクリックすると写真が現れる（乙２９）。出典元の確認をするため画面（写真の上で）をクリックすると写真が現れる（乙３０）。この壁紙Ｌｉｎｋで消費者の被告がフリー素材であると「誤認」するような記載があった。次に，写真の上にカーソルを合わせ，名前を付けて画像を保存した（乙３２）。最後に，自分のブログに画像をアップした（乙３３）。
(3)原告らの損害及び損害額（争点３）
（原告らの主張）
ア本件写真の正規ライセンス料
本件写真をインターネット上のホームページ等で使用する場合におけるライセンス料は，別紙ライセンス料一覧表のとおりである。被告がブログに掲載した本件写真のサイズはいずれも１０２４×７６８ピクセルであり，画面に占める割合はブログ記事の横幅フルサイズ，かつクリックで高解像度（１０２４×７６８ピクセル１００％）のものが画面全体に拡大して表示される。
別紙ライセンス料一覧表によれば，被告による本件写真の利用は，いずれもノーマル使用のうち「クリックで高解像度化，または複数ページ」での利用に該当するから，原告会社から正規の許諾を得た場合に請求されるライセンス料は，本件写真それぞれにつき２３７６米ドルである。
イ原告Ａの損害
原告Ａの逸失利益は，本件写真の正規ライセンス料各２３７６米ドルから原告会社の手数料２０％を差し引いた金額となる。そして，被告による本件写真(1)の掲載は平成２３年２月４日，本件写真(2)の掲載は同年１月１０日であり，その頃の為替相場は８１～８３円で推移していることに照らし，１米ドルあたり８２円で換算すると，原告Ａの逸失利益は，３１万１７３１円となる（３８０１．６米ドル）。


（計算式）２３７６米ドル×８０％×２＝３８０１．６米ドルこの金額から既に被告が支払った１万円を差し引くと，原告Ａの逸失利益の残額は，３０万１７３１円となる。
ウ原告会社の損害
(ア)逸失利益
本件写真の正規ライセンス料は各２３７６米ドル，原告会社の手数料は２０％であるから，原告会社の逸失利益は７万７９３２円となる（９５０．４米ドル，８２円換算）。
（計算式）２３７６米ドル×２０％×２＝９５０．４米ドル
(イ)積極損害
本件の積極損害は，別紙積極損害一覧のとおり，合計３６万８４００円である。
甲３６号証の契約書の「COPYRIGHTPROTECTIONSERVICE（著作権保護サービス）」条項によれば，原告会社が不正使用をした侵害者から損害賠償として徴収した金額につき，「netrevenue（純収入）」の５０％を原告Ａに支払うことになっている。「netrevenue（純収入）」とは必要経費・費用を差し引いた金額を指すから，当該条項を合理的に解釈すれば，損害賠償の請求及び徴収に要する必要経費・費用を負担するのは原告会社である。
別紙積極損害一覧記載の費用は，本件写真にかかる不正使用の侵害者に対する損害賠償の請求及び徴収に要する必要経費・費用であるから，原告会社の負担となる。したがって，積極損害の全額が原告会社の損害となる。
なお，翻訳は，いずれも原告ら訴訟代理人の事務所が行い，翻訳費用として原告会社に請求しているため，その金額は同事務所の基準（翻訳後の文章における１単語につき４０円）で算出し端数を切り捨てている。
(ウ)合計
原告会社の損害は，逸失利益（７万７９３２円）及び積極損害（３６万８４００円）の合計４４万６３３２円である。
（被告の主張）
原告らの主張は否認する。
第３当裁判所の判断
１準拠法について
(1)本件では，本件写真の著作物性，著作者及び著作権者について争いがあるが，文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約（以下「ベルヌ条約」という。）５条(2)によれば，著作物の保護の範囲は，専ら，保護が要求される同盟国の法令の定めるところによるから，我が国における著作権の帰属や有無等については，我が国の著作権法を準拠法として判断すべきである。我が国とアメリカ合衆国は，ベルヌ条約の同盟国であるところ，本件写真は，アメリカ合衆国において最初に発行されたものと認められ（前提事実(2)），後記２のとおり，その著作物性と同国の国民である原告Ａが著作者であることが認められるから，同国を本国とし，同国の法令の定めるところにより保護されるとともに（ベルヌ条約２条(1)，３条(1)，５条(3)(4)），我が国においても著作権法による保護を受ける（著作権法６条３号，ベルヌ条約５条(1)）。
(2)また，本件では，原告Ａは，原告会社に対し，本件独占的利用許諾権を付与した（前提事実(3)）のであるから，このような利用許諾契約の成立及び効力については，当事者が契約当時に選択した地の法を準拠法とし（法の適用に関する通則法７条），他方，選択がないときは，契約当時において契約に最も密接な関係がある地の法が準拠法である（法の適用に関する通則法８条１項）。そして，本件独占的利用許諾権の付与が譲渡と同じ法的性質であると解したとしても，譲渡の原因関係である債権行為については同様に解するのが相当である。
そこで検討するに，本件独占的利用許諾権の付与は，原告Ａがハワイ州公証人の面前において自ら署名した宣誓供述書をもって行ったものであり（前提事実(3)），その相手方である原告会社が同州に所在する会社であることも併せると，アメリカ合衆国ないしハワイ州の法を選択したものと解するのが相当である。
そして，アメリカ合衆国著作権法１０１条は，「『著作権の移転』とは，著作権または著作権に含まれるいずれかの排他的権利の譲渡，モゲージ設定，独占的使用許諾その他の移転，譲与または担保契約をいい，その効力が時間的または地域的に制限されるか否かを問わないが，非独占的使用許諾は含まない。」と規定するから，本件独占的利用許諾権の付与は同条にいう「著作権の移転」に含まれる。また，同法２０４条(ａ)は，「著作権の移転は，法の作用によるものを除き，譲渡証書または移転の記録もしくは覚書が書面にて作成され，かつ，移転される権利の保有者またはその適法に授権された代理人が署名しなければ効力を有しない。」と規定するが，原告Ａは，自ら署名した宣誓供述書をもって，本件独占的利用許諾権を付与したのであるから（前提事実(3)），本件独占的利用許諾権の付与は効力を有すると解される。加えて，原告Ａは，本件独占的利用許諾権の付与以前に，原告会社との間で非独占的代理店契約を締結しており（前提事実(3)），前同様にアメリカ合衆国ないしハワイ州の法を選択したものと解されるが，これらの法に照らし，非独占的代理店契約の成立及び効力を否定する根拠は見当たらないから，本件独占的利用許諾権によって変更された非独占的利用許諾権以外の条項については，なお効力を有するものと解される。
(3)そして，著作権侵害を理由とする損害賠償請求の法律関係の性質は，不法行為であるから，その準拠法は法の適用に関する通則法１７条によるべきであり，「加害行為の結果が発生した地」は，我が国における著作権侵害による損害が問題とされているのであるから，我が国と解するのが相当である。そうすると，当該請求については，我が国の法律が準拠法である。２本件写真の著作物性，著作者及び著作権者（争点１）についてまず，本件写真の著作物性について検討するに，本件写真(1)は，沈みゆく太陽，荒々しい波，険しい崖等を被写体として夕暮れ時の海岸における光景を撮影した写真であり，太陽を中心とするオレンジの色彩に対して崖等には黒の色彩が施されているものである。本件写真(2)は，夕焼け空，小さな波，砂浜，サーファーボードを抱えたサーファーを被写体として夕暮れ時の海岸における光景を撮影した写真であり，赤～紫～黒の色彩の中に夕焼けの黄色～オレンジの色彩が施されているものである。このような本件写真の表現をみると，本件写真は，いずれも，夕暮れ時の太陽光によって照らし出される海岸の光景を，構図，カメラのアングル，シャッタースピード等を工夫して撮影したものと認められ，撮影者の個性が現れており，撮影者の思想又は感情を創作的に表現したものであると認められるから，著作物であるというべきである。そして，証拠（甲３３の１及び２）によれば，本件写真はいずれも原告Ａが撮影したものであると認められ，原告Ａは本件写真の創作者であるから著作者である。
以上のとおり，本件写真は著作物性を有し，その著作者は原告Ａであるから，原告Ａが本件写真の著作権者である（著作権法１７条１項）。
３被告の過失の有無（争点２）について


(1)被告は，本人尋問において，本件写真をダウンロードした経緯について，概ね次のとおり供述する。
まず，インターネットの検索サイトであるYahoo!から「ハワイ」を入力して画像を検索し，その検索結果（乙２５）から本件写真を選択した。本件写真(1)を選択すると，新しい画面（乙２８）が表示されたので，その画面下部に記載された壁紙ＬｉｎｋのＵＲＬをクリックした。そうすると，壁紙Ｌｉｎｋのサイトの画面（乙２９）が表示され，その下部のＵＲＬをクリックすると，別の画面（乙３０）が表示された。そして，その画面に表示された本件写真(1)をクリックすると，更に別の画面（乙３１）が表示され，そこには「デザイナーズ壁紙は海外のショップでフリーの素材として販売していたものを収集したもの，及び，海外のネット上で流通しているものを収集したものです。無料ダウンロードした写真壁紙は個人のデスクトップピクチャーとしてお楽しみください。また，掲載の作品をホームページ素材として，お使いいただく場合にはリンクをお願い致します。」と記載されていたので，フリー素材，無料であると誤信した。本件写真(2)も同様の手順であり，上記の記載と同様の記載があった。
(2)しかしながら，被告は，本件提起前の永田弁護士との交渉において，永田弁護士に送付した文書には，「この写真の提供先は，ヤフーの画像からハワイと入力して，頂きました。写真には，名前のサインも入力されていないことを確認して『一期一会』のポエムにのせました」（甲１３の１），「ヤフーを検索し，画像から趣味のブログ更新の為，ハワイのキーワードを入力しました。画像も持ち主が写真家様と知らず，（サインの記入もなかった為）写真家様の画像との認識もないまま軽率にも    趣味のブログにて写真家様の画像を掲載してしまった事を心から謝罪させて頂きます。」（甲１９の１），「私も２度とYahoo!画像から趣味のブログへの写真を掲載致しません。」（甲２１）と記載しているのみであって，永田弁護士に対し，本件写真が壁紙Ｌｉｎｋの記載からフリー素材であると誤信した旨を述べていない（被告本人）。
そうすると，被告が上記(1)の手順で本件写真をダウンロードしたとは容易に認めることができないし，上記の各記載に照らすと，被告は，壁紙Ｌｉｎｋの記載を閲覧することなく，Yahoo!の画像検索結果から本件写真をダウンロードした蓋然性が高いというべきである。
(3)もっとも，被告が上記(1)の手順で本件写真をダウンロードしたとしても，上記(1)の「海外のショップでフリーの素材として販売していたもの」あるいは「海外のネット上で流通しているもの」との記載は，一定程度の注意をもって読めば，壁紙Ｌｉｎｋが本件写真の利用許諾を受けていないことについて理解ができるものである。
(4)そうすると，被告は，本件写真の利用について，その利用権原の有無についての確認を怠ったものであって，本件写真をダウンロードして複製したこと及びアップロードしてブログに掲載し公衆送信したこと（複製権及び公衆送信権の侵害）について，過失があると認められる。
４原告らの損害及び損害額（争点３）について
(1)原告Ａの損害について
ア証拠（枝番号を含めて甲３２，３６）によれば，原告会社は，原告Ａの作品について，ウェブ使用目的でサイト内の複数ページで使用する場合やクリックで高解像度の写真が開く場合には，２年間で２３７６米ドルのライセンス料を設定していること，原告会社は，ライセンス料のうち，代理店手数料として２０％を取得し，原告Ａに対して残りの８０％を支払っていることがそれぞれ認められる。
また，前提事実(4)に加え，証拠（甲６～８，１３の１，甲４６，被告本人），弁論の全趣旨及び当裁判所に顕著な事実によれば，被告は，平成２３年２月４日本件写真(1)を，同年１月１０日本件写真(2)をそれぞれブログにアップロードして掲載したこと，本件写真が被告のブログ上に掲載されていたときには，ブログ上の本件写真をクリックすると別の画面に本件写真が表示され，その大きさは１０２４×７６８ピクセルであったこと，被告は，同年７月１日頃本件写真(1)を，本件訴状が送達された同年１０月１５日頃本件写真(2)をそれぞれ削除したことがそれぞれ認められる。この点，被告は，本人尋問において，平成２３年７月１５日には本件写真(2)を削除した旨供述する。しかしながら，前提事実(5)に加え，証拠（甲７，４６）によれば，被告は，永田弁護士が同月２０日付けで本件写真(2)の削除を求めた警告書の受領を拒否していること，永田弁護士が同年８月１０日被告のブログを閲覧した際には本件写真(2)が掲載されていたこと（甲７下部の印刷日時及び５，６枚目参照）がそれぞれ認められるから，被告の供述は採用できないのであって，被告は本件訴状が送達された同年１０月１５日頃本件写真(2)を削除したと認めるのが相当である。イ以上に基づいて，原告Ａの損害（逸失利益）を算定するに，被告は，本件写真の複製権を侵害した上，本件写真(1)について約５か月，本件写真(2)について約９か月ブログに掲載することによって公衆送信権を侵害したのであるから，本件写真のライセンス料に照らすと，原告Ａには，本件写真(1)について３９６米ドル（＝２３７６×５／２４×０．８），本件写真(2)について７１２．８米ドル（＝２３７６×９／２４×０．８）の合計１１０８．８米ドルのライセンス収入相当額の損害が生じたものと認めるのが相当である。
そして，証拠（甲５の１及び２，甲３１）によれば，平成２３年１月から同年１０月までの為替レートとしては１米ドル８０円と認めるのが相当であるから，１米ドル８０円として日本円に換算すると，８万８７０４円となる。
この点，原告会社代表者は，その陳述書（甲３２の１及び２）において，不正使用の場合には２年間のライセンス料を変更することはない旨供述するけれども，正規ライセンスにおいては短いライセンス期間を設けることもある旨も供述するのであって（実際の例としては甲２２，２３），侵害期間に応じた損害を認定する妨げにはならないというべきである。ウ以上のとおり，原告Ａの損害額は８万８７０４円であるが，被告は原告Ａに１万円を支払っているから（前提事実(5)），これを上記損害額から控除すると，７万８７０４円となる。
(2)原告会社の損害について


平成２５年７月１７日判決言渡
平成２４年（行ケ）第１０４４１号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２５年５月２９日
判                  決
原            告        株式会   社ファ   ランク   ス訴訟代理人弁護士        江      森      史麻    子同                      呰              真      希被            告        有限会   社サム   ライ訴訟代理人弁理士        小      谷      悦      司同                      小      谷      昌      崇同                      川      瀬      幹      夫同                      脇      坂      祐      子
主                  文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
特許庁が取消２０１２－３００２９２号事件について平成２４年１１月１５日にした審決を取り消す。
第２前提となる事実
１特許庁における手続の経緯等
被告は，別紙商標目録の登録商標記載の商標（以下「本件商標」という。）につき，指定商品を同目録の指定商品に記載のとおりとする，商標登録第２１７５４７１号の２（昭和６２年１１月９日出願，平成元年１０月３１日設定登録。以下「本件商標登録」という。）に係る商標権を有している（甲１ないし３）。原告は，平成２４年４月１３日，特許庁に対し，商標法５０条１項に基づき，本件商標の指定商品中「第２５類全指定商品」についての本件商標登録の取消しを求めて審判（取消２０１２－３００２９２号事件。以下「本件審判」という。）を請求し，同年５月１日，本件審判の予告登録がされた（甲２，３）。特許庁は，同年１１月１５日，請求不成立の審決（以下「審決」という。）をし，その謄本は，同月２６日，原告に送達された。
２審決の理由
審決の理由は，別紙審決書写しに記載のとおりであり，その要旨は，以下のとおりである。すなわち，被告（商標権者）は，本件審判の予告登録（平成２４年５月１日）前３年以内である平成２２年９月３０日頃及び同年１２月２０日頃に，自己の取り扱うデニムズボンに本件商標と社会通念上同一と認められる「ＳＡＭＵＲＡＩ」の欧文字からなる商標を付し，また，デニムズボンの広告に当該商標を付して頒布することにより，当該商標を使用したと認められ，商標法５０条により本件商標登録を取り消すことはできない，とするものである。
第３取消事由に関する当事者の主張
１原告の主張
本件商標と被告が使用している「ＳＡＭＵＲＡＩ」「Ｓａｍｕｒａｉ」の文字を表記した商標（複数のものがある。一括して「使用商標」という。）が社会通念上同一の商標であるとした審決の判断には，誤りがある。その理由は，以下のとおりである。
(1)本件商標と使用商標
本件商標は，欧文字の大文字である「ＳＡＭＵＲＡＩ」を毛筆風の特徴のある書体でデザイン化したものであり，「Ｓ」及び「Ｒ」の文字が他の文字と比べて大きく表記されている。
これに対して，使用商標は，全てが同一の書体で表記されているわけではないが，いずれも相当にデザイン化された書体が使用され，毛筆風の書体は使用されていない。
(2)使用商標と本件商標との社会通念上の同一性以下のとおり，使用商標は本件商標と社会通念上同一とはいえない。ア使用商標は，いずれも相当にデザイン化された書体である。また，使用商標は，一つの標章が一定期間繰り返し使用されているのではなく，「ＳＡＭＵＲＡＩ」ないし「サムライ」という社名と同一の文字をデザイン化した，多数の異なる標章が使用されている。これは，本件商標と同一の標章を使用して，取引の信用を本件商標に化体させるというよりも，被告の社名と同一の文字をデザインの点に重点を置いて使用していることによるものであり，使用商標は，被告商品の出所を示すものと認識されない態様で用いられている。
イ「ＳＡＭＵＲＡＩ」ないし「サムライ」に他の用語を付けるなどした標章を付した衣類は，数多く販売されており，被服を指定商品とする「ＳＡＭＵＲＡＩ（Ｓａｍｕｒａｉ，ｓａｍｕｒａｉ）」を使用した商標も，多数登録されている。本件商標は，一般的なありふれた標章であり，現実に同業他社が多数使用し，商標登録している文字からなるものであるから，書体に大幅な変更を加えることは，社会通念上同一とは認識されない。
ウ登録商標に大幅な変更を加えた標章を使用している場合に，当該登録商標の使用と認めることは，商標権者に不当に広い権利を与えることとなるとともに，国民一般の利益を不当に侵害し，その存在により権利者以外の商標使用希望者の商標の選択の余地を狭めることとなり，不使用取消の制度の趣旨に反する。エなお，平成８年時点の商標審査基準（以下「旧商標審査基準」という。）には，平成８年の改正前の商標法１９条２項に基づく更新登録の際の登録商標の使用の有無の審査において，登録商標の使用と認められる事例として，登録商標を構成する文字の書体に関し，同一字形の同一配列順の構成における活字体の相互間の使用が挙げられている。使用商標は，本件商標との活字体の相互間の使用に留まっていない。
以上によれば，使用商標は本件商標と社会通念上同一とはいえない。
２被告の反論
(1)商標法５０条１項は，括弧書きで，不使用取消における登録商標の使用においては，社会通念上同一と認められる商標の使用も含まれることを明確にしている。また，同条１項は，「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標」「平仮名，片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標」「外観において同視される図形からなる商標」を社会通念上同一と認められる商標として例示している。
上記規定は，取引社会においては，商標登録がされた場合であっても，登録商標と同一のものを使用するのではなく，当該商標を付する商品・役務の具体的な性状や取引事情に応じて，これに適宜変更を加えて使用するのが一般的であるという，商標の実務に合わせた規定である。


(2)被告は，指定商品である被服に含まれるデニムズボンのフラッシャー等に，「ＳＡＭＵＲＡＩ」「Ｓａｍｕｒａｉ」の文字を種々の態様で使用している。使用商標は，このように種々の態様で「ＳＡＭＵＲＡＩ」「Ｓａｍｕｒａｉ」の文字を表記したものであり，いずれも社会通念上同一と認められる商標として例示されている「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標」に該当する。使用商標は，本件商標と書体に相違があるものの，これを構成する文字は共通し，称呼及び観念も本件商標と同一である。したがって，使用商標は，本件商標と社会通念上同一と認められる商標に該当する。
(3)原告は，旧商標審査基準を根拠に，使用商標は本件商標と社会通念上同一とはいえないと主張する。
しかし，旧商標審査基準は，平成８年の商標法改正時に導入された「登録商標と社会通念上同一と認められる商標」の判断に参考となるものではなく，原告の主張は失当である。
(4)以上のとおり，被告は，本件審判の予告登録前３年以内に，日本国内において，本件審判請求に係る指定商品について，本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用している。
第４当裁判所の判断
当裁判所は，原告主張の取消事由は理由がないと判断する。その理由は，以下のとおりである。本判決においては，審決が認定した，デニムズボンに付された使用商標を対象として，判断することとする。
１本件商標と使用商標について
(1)本件商標
本件商標は，別紙商標目録の登録商標記載のとおりであり，欧文字「ＳＡＭＵＲＡＩ」が毛筆風の書体で描かれ，「Ｓ」及び「Ｒ」の文字が他の文字より大きく表記されている。
(2)使用商標
使用商標は，複数の使用態様があるが，そのうちの一例を示すと，別紙使用商標目録記載のとおりである。
平成２２年９月３０日発行及び同年１２月２０日発行の雑誌に，被告が販売するデニムズボンの紹介記事が掲載されており，当該記事にはバックポケットにフラッシャー，腰部に革パッチが付けられたズボン本体の前面及び背面の写真と共に，フラッシャー，パッチ等の写真が掲載されている。フラッシャーは，様々なデザインの絵柄や「侍」「刃」「零」「極」などの文字とともに，その上部ないし中央部に，「ＳＡＭＵＲＡＩ」「Ｓａｍｕｒａｉ」の文字が表記されている。「ＳＡＭＵＲＡＩ」「Ｓａｍｕｒａｉ」の文字は，全ての使用商標において同一の書体で表記されているわけではないが，いずれも概ね標準の活字体又は筆記体で表記されている。また，革パッチ，ビスネーム，タグなどに「ＳＡＭＵＲＡＩ」「Ｓａｍｕｒａｉ」の文字が表記された商標や，ズボンの臀部に「ＳＡＭＵＲＡＩ」「Ｓａｍｕｒａｉ」の文字がプリントされた商標も付されている。（甲４ないし６，乙２）以上によると，被告は，平成２２年９月頃及び同年１２月頃，指定商品である第２５類「被服（「和服」を除く。）」に該当するデニムズボンのフラッシャーに「ＳＡＭＵＲＡＩ」「Ｓａｍｕｒａｉ」の文字からなる使用商標を付し，使用商標が付されたデニムズボンを販売していたと認められる。上記のとおり，使用商標における「ＳＡＭＵＲＡＩ」「Ｓａｍｕｒａｉ」の文字は，同一の書体で表記されているわけではないが，いずれの書体も本件商標とは異なる。２使用商標と本件商標との社会通念上の同一性について(1)商標法５０条１項は，「登録商標（書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標，平仮名，片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標，外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。）」と規定しており，使用の対象となる商標は，登録商標と社会通念上同一と認められる商標も含むとされている。同規定は，通常の取引社会においては，常に登録商標と同一のものを使用するのではなく，当該商標を付する商品・役務の性質等に応じて，これに適宜変更を加えて使用するのが一般的であるという，実務上の要請に即したものである。
本件について，同条１項の上記趣旨に照らして判断すると，前記のとおり，本件商標は，「ＳＡＭＵＲＡＩ」との欧文字を毛筆風の書体で表記した商標であるのに対して，使用商標はいずれも「ＳＡＭＵＲＡＩ」「Ｓａｍｕｒａｉ」との欧文字を概ね標準の書体で表記した商標である。両者は，大文字か小文字かの相違やデザイン上の相違はあるものの，その構成する文字において共通することから，使用商標は，本件商標と社会通念上同一と認められる商標に該当するというべきである。(2)これに対し，原告は，使用商標はいずれも，相当にデザイン化された書体に変更されており，使用商標に加えられた書体の変更は，社会通念上同一といえる範囲を超えていると主張する。しかし，使用商標は，様々な絵柄や「侍」「刃」「零」「極」などの文字とともに表記されているが，いずれも「ＳＡＭＵＲＡＩ」「Ｓａｍｕｒａｉ」との欧文字が，概ね標準の書体により，明瞭に表示されており，社会通念上同一といえる範囲に含まれるものというべきであり，この点の原告の主張は採用の限りでない。


平成２９年１２月１３日判決言渡
平成２９年（ネ）第１００６９号特許権侵害差止等請求控訴事件（原審    東京地方裁判所平成２８年（ワ）第５０９５号）
口頭弁論終結の日平成２９年１０月２５日
判                決
控訴人        株式会社辰巳菱機
同訴訟代理人弁護士     伊藤博昭
同補佐   人弁理   士      伊   藤   儀一郎
被控訴人       株式会社アステックス
同訴訟代理人弁護士      吉峯真毅
同                      高橋拓也同                      大   井   倫太郎同                      大河原   啓   充同                      吉峯裕毅同                      倉都雄規同                      寒河江   孝   允
主                文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人は，原判決別紙物件目録記載の負荷試験機を製造，販売及び使用してはならない。
３被控訴人は，原判決別紙目録記載の負荷試験機を廃棄せよ。４被控訴人は，控訴人に対し，２８３３万円及びこれに対する平成２８年３月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。第２事案の概要等（略称は原判決のそれに従う。）１本件は，その名称を「負荷試験機」とする発明に係る特許権（本件特許権。その特許が「本件特許」である。）を有する控訴人が，原判決別紙物件目録記載の負荷試験機（被告物件）は，本件特許の願書に添付した特許請求の範囲の請求項１記載の発明（本件発明）の技術的範囲に属するから，被控訴人による被告物件の製造，販売又は使用は本件特許権の侵害を構成すると主張して，被控訴人に対し，以下の請求をしたものである。(1)特許法１００条１項に基づき，被告物件の製造，販売及び使用の差止め
(2)同条２項に基づき，被告物件の廃棄
(3)特許権侵害の不法行為による損害賠償金２８３３万円及びこれに対する不法行為後の日である平成２８年３月１日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまでの民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払２原判決は，被告物件はいずれも文言上本件発明の技術的範囲に属さず，本件発明と均等なものとしてその技術的範囲に属するということもできないとして，控訴人の請求を全部棄却した。
控訴人は，原判決を不服として控訴した。
３前提事実等
前提事実等は，原判決３頁１０行目「５００６８９」の後に，「号」を加えるほかは，原判決「事実及び理由」「第２事案の概要」「２    前提事実等」（原判決２頁２３行目～４頁１６行目）に記載のとおりであるから，これを引用する。
４争点及び争点に対する当事者の主張
本件における当事者の主張は，以下のとおり訂正，付加するとともに後記５のとおり当審における補充主張を付加するほかは，原判決「事実及び理由」「第２事案の概要」「３    争点」（原判決４頁１７行目～５頁５行目）及び「４争点に対する当事者の主張」（原判決５頁６行目～２０頁５行目）に記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)原判決６頁７行目の「同別紙」を「別紙被告物件説明書（１）」に改める。
(2)原判決８頁１０行目及び１０頁９行目の「対抗」を，いずれも「対向」に改める。
(3)原判決８頁１２行目の「また，」の後に，「特許請求の範囲の記載上」を加える。
(4)原判決１５頁２５行目の冒頭に，「また，被告物件においては，」を加える。
(5)原判決１６頁１１行目の「点にあり，」の後に，「そのために，」を加える。
(6)原判決１７頁９行目の「同月」を「同年１０月」に，２１行目の「同月２５日」を「同年１１月５日」に，それぞれ改める。
(7)原判決１７頁２６行目の「ことという」を「という」に改める。(8)原判決３０頁２２行目及び３３頁２２行目の「車両の」を，いずれも「車両に」に改める。
５当審における補充主張
(1)争点１－１（被告物件の構成はいかなるものか）及び１－２（被告物件は，文言上本件発明の技術的範囲に属するか（構成要件Ａ－３，Ｄ，Ｅ，Ｆ及びＧの充足性））について
【控訴人の主張】
ア原判決は，構成要件Ａ－３にいう「枠」につき，「最低限，互いに隣り合う関係にある『枠』が『絶縁素材で構成され』ていることを要する」と解釈し，被告物件は構成要件Ａ－３等を充足しないとの判断を示した。しかし，以下のとおり，原判決は，抵抗ユニットそのもの及び抵抗ユニット間の絶縁性についての理解を誤っており，また，抵抗ユニットに設けられた「枠」の技術的意義についても誤った理解をしている。これにより，原判決は，本件発明の技術的意義の判断を誤っている。
イ本件発明の技術的意義
負荷試験対象電源の電圧が大きい場合には，複数の抵抗ユニットを並べた大型の負荷試験機が必要になるが，従来技術によれば，大型の負荷試験機では，複数の抵抗ユニットを上部に取り付けた土台部が一体的に構成されるため，複数の抵抗ユニットと土台部を組み立てられた状態のまま運搬する必要があるため，昇降機等狭いスペースを経由して運搬することが困難になる（本件明細書等【０００４】）。本件発明は，複数の抵抗ユニットで構成される負荷試験機で，運搬や設置が容易な負荷試験機を提供することを目的とするものである（【０００５】）。本件発明は，１つの土台部の上に，外形を土台部より小さくした抵抗ユニットを取り付けて，土台部と抵抗ユニットとを１つのセットとし，もって前記昇降機等の狭いスペースを経由して１つずつ運搬出来るようにしたものである（【０００７】）。
また，昇降機等で運搬した後，再度，例えばビルの屋上等で負荷試験機を組み立てることができ（【０００８】），しかも，内部に抵抗ユニットの下面の開口から上面の開口に向けて送風できるよう取り付けた冷却ファンつき土台部と，その上に取り付けた抵抗ユニットを１つのセットとしてあるため，組立の際，このセットを複数並べることにより，詳細に計   測しな   くとも   安全な   絶縁距   離を取   って設置す   ること   ができ   る（【０００８】～【００１０】）。
このように，本件発明の課題解決手段は，１つの土台部の上に１つの抵抗ユニットをあらかじめ取り付けたセットを構成し，そのセット自体について，あらかじめ所定の絶縁距離が取れるように設計することにより，その運搬・設置を容易にした，というものである。
ウ本件特許における「絶縁」について


(ｱ)本件特許において，隣り合う抵抗ユニット間の絶縁性については，絶縁距離を取ることで十分な絶縁が達成されており，当該絶縁距離を取ることが本件発明の本質である。抵抗ユニットの前面及び背面を除く二側面を絶縁素材で構成する必要性はない。
(ｲ)すなわち，高圧の負荷試験機であれば，６６００Ｖもの高圧電流を扱うのであるから，高圧電流の絶縁につき最大の考慮を図らなければならないが，負荷試験機に関する絶縁規定又は抵抗器群を覆う枠についての公式な規格ないし基準は全く存在しない。本件特許においては，乾式負荷試験機のパイオニアであり，本件発明の発明者である控訴人代表者が，電気工事等の基本的知識や技術常識のほか，長年の負荷試験の実績によって得た経験則に基づき，一定の絶縁距離を設定したものである。
また，「日本配電盤工業会規格キュービクル式高圧受電設備通則」（乙６。以下「通則」という。）は，そのまま負荷試験機に適用することはできないものの，基礎となる電気機械，配電盤等における電気の作用や注意点等，電気機械や配電盤等の安全性に関する基本的な知識については，共通するところはある。この通則において，それぞれ周囲を絶縁部材で覆われている，隣り合う高圧用絶縁電線を近づけられる絶縁距離は２０mmと規定され，また，高圧電流が流れる高圧用絶縁電線が例えば変圧器と接続する接続箇所（高圧充電部）と，当該接続箇所の隣に設置された高圧用絶縁電線が例えば変圧器と接続する接続箇所（高圧充電部）との相互の絶縁距離は９０mm以上と規定されている。これを参考として負荷試験機の絶縁距離について考察すると，負荷試験機の場合，棒状をなす抵抗器（筒状パイプ内にニクロム線等の電気抵抗の大きい通電部材が軸方向に貫挿して用いられ，この通電部材の周りには粉状のマグネシウム等絶縁部材が充填されている。）が，絶縁素材で被覆絶縁された高圧用絶縁電線に，抵抗ユニット内の棒状の抵抗器の長手方向の端部にある接続端子が高圧充電部に，それぞれ類似すると考えられる。このため，１つの抵抗ユニット内に設けられた棒状の抵抗器の側面とその隣の棒状の抵抗器の側面との間の最小絶縁距離については２０ｍｍを，１つの抵抗ユニット内の棒状の抵抗器の長手方向の端部にある接続端子と，その抵抗ユニットの隣にある別の抵抗ユニットに設置された抵抗器の接続端子との間の最小絶縁距離は９０mmを，それぞれ取ればよいことになる。こうした点を踏まえると，本件特許における絶縁距離の考え方は，電気工事等の基本的知識や技術常識に基づいた合理的なものであるということができる。
(ｳ)負荷試験機において，同じ抵抗ユニット内での抵抗器の接続端子とその隣の抵抗器の接続端子とは，接続部材で直列に接続されており，電位差がなく，短絡の危険も小さいから，同じ抵抗ユニット内で並列に並んでいる抵抗器と隣の抵抗器との接続部分については，最小絶縁距離を９０ｍｍ取る必要はない。もっとも，この直列接続部については，支持碍子を用いて支持，固定するのが一般的である。この支持碍子につき，控訴人代表者は，従来の支持碍子の問題点を解決すべく，これと同様の絶縁性能を持つ板状の絶縁素材を発明し，この板状の絶縁素材に間隔を空けて設けた孔に，複数の抵抗器の接続端子を挿入して支持，固定し，もって従来の支持碍子と同様に高圧の電流が流れる抵抗器と抵抗器との接続部を支持できると共に，固定できるようにした（甲１７）。板状に形成された絶縁素材で構成された「枠」を前面と背面に使用する理由はここにある。
(ｴ)他方，抵抗器群の側面（抵抗器の端子が取り付けられない面）の「枠」は，前面と背面の「枠」とは異なり，支持碍子の機能は必要なく，絶縁素材で形成する必然性は全くない。
負荷試験機において，１つの抵抗ユニット内の抵抗器の長手方向と並行する側面には，抵抗器の端部にある接続端子（通則における高圧充電部）が存在しないことから，ある抵抗ユニット内の当該側面と隣の抵抗ユニット内の抵抗器の長手方向と並行する側面の間の絶縁距離は定かでない。もっとも，本件特許においては，抵抗ユニットの四側面全てにつき，隣り合う抵抗ユニットの「枠」と「枠」との間が９０mm以上空くように設計されているため，この絶縁距離を取るだけで十分に絶縁は達成される。このため，この側面部分に絶縁素材で構成された枠を設けることは必要とされていない。
また，抵抗ユニットの四側面のうち抵抗器の長手方向側面について絶縁素材以外の素材を使用し得ることは，被告物件製造時においては広く当業者に知られていた技術常識である（甲１２）。
さらに，抵抗ユニットの前面及び背面を除く二側面に枠を設ける意味としては，抵抗ユニット自体の安定性や内部へのゴミの侵入防止，冷却の便宜といった複数の目的があるが，隣り合う抵抗ユニットとの間の絶縁を図るという目的は含まれていない。
したがって，この側面の枠を必ずしも絶縁素材で構成する必要はない。
エ特許請求の範囲及び本件明細書等の記載
(ｱ)本件特許の特許請求の範囲の記載は，隣り合う抵抗ユニット間の絶縁のため，隣り合う抵抗ユニットにおける「前記枠」の間隔が第２距離（９０mm）以上になるようにして，絶縁距離を取ることを明記している。他方，「枠」が必ず「絶縁素材」で構成されなければならないとの記載はないし，「枠」を「絶縁素材」で構成する目的が「隣り合う抵抗ユニット間の絶縁のため」との記載もない。
(ｲ)   本件明細書等においても，抵抗器の長手方向側面側についての枠につき，必ず絶縁素材で構成するとは明記されていない。前記のとおり，抵抗器の内部にはあらかじめ絶縁素材を充填して絶縁処理をしているため，この側面側の枠についての絶縁処理は必須ではない。また，「発明が解決しようとする課題」を参照しても，抵抗器群の側面の「絶縁」については一切記載されていない。
オ以上より，「互いに隣り合う関係にある『枠』が『絶縁素材で構成され』ていることを要する」とする原判決の判断は誤りである。
カ被告物件の構造
被告物件は，１つの大きな横長の土台部の上に３つの抵抗ユニットが取り付けられた従来型の構造の負荷試験機ではなく，内部に１つの冷却ファンが取り付けられた１つの土台部の上に１つの抵抗ユニットが取り付けられ，それを１セットとし，車両の荷台上にこれが３セット並べて搭載されている。これらは，１セットずつ簡単に取り外し，運搬・設置することができる。
したがって，被告物件は，その構造上，本件発明に係る構成要件を充足する。
【被控訴人の主張】


ア(ｱ)本件特許の特許請求の範囲には，構成要件として「前記枠のうち，少なくとも他の抵抗ユニットと対向する位置関係にあるものは」「隣り合う抵抗ユニットにおける前記枠の間隔が第２距離以上になるように，並べられ」との記載がある。これを通常の語法で読めば，抵抗ユニット間で対向できるのは上面と下面を除く四方向であること，当該枠は「第１距離」ないし「第２距離」を定義づけるものであることからすれば，「枠」とは「抵抗ユニットとしての側面間の対向を観念できる上面と下面を除く四側面」をいうと解されるところ，当該「枠」について「絶縁素材で構成され」とされている以上，本件特許の特許請求の範囲は，四側面が全て絶縁素材で構成されることを要求しているものと解釈するのが素直である。
(ｲ)本件明細書等の絶縁に関する記載は，絶縁効果に資する構造につき，①「第２距離」等の離隔を取ることによる絶縁（【０００９】，【００１０】，【００１５】，【００５９】），②絶縁素材で構成できた枠による絶縁（【００４５】，【００７１】），③碍子による絶縁（【００７６】，【００７７】，【００８９】，【００９３】）の大きく３つに分類することができる。このうち，①は構成要件Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇに，②は構成要件Ａ－３に，③は構成要件Ｃに明示されて，特許請求の範囲に漏れなく記載されている。
(ｳ)以上より，原判決の指摘する本件発明及び構成要件Ａ－３の解釈に誤りはない。
イ(ｱ)控訴人は，負荷試験機において，抵抗器群端子部が挿入される二面とそうではない二面とでは支持碍子であるか否かの違いがあり，抵抗器群端子部が挿入されない枠は支持碍子ではないから，絶縁素材で構成される必要はない旨を主張するものと理解されるが，その裏付けはなく，技術的観点においての合理的根拠が全く存在しない。
(ｲ)控訴人が引用する甲１２は，スイッチング部材のケースの密閉性が低いことから，長期間屋外に設置した状態で使用すると放電が生ずるという問題の解決を図ることを目的とする発明であって，本件発明のように，絶縁距離を取り，運搬・設置を容易にすることを目的とした技術的な思想を背景とするものではない。したがって，本件発明と甲１２記載の技術とで，抵抗器を囲む四側面を全て絶縁素材で構成するか否かという問題を同列に扱うことはできない。
また，甲１２は控訴人自身の出願した特許に関するものであって，これをもって当業者の技術常識とすることは合理的根拠に欠ける。(ｳ)控訴人は，抵抗ユニットの長手方向側面につき，抵抗ユニット間の絶縁という目的を有しないなどと主張するけれども，「隣り合う抵抗ユニットとの絶縁性を高めるために，絶縁素材でできた枠（第１枠２１ａ～第６枠２６ａ）で側面が覆われ」（本件明細書等【００４５】）との記載に反する。絶縁素材は絶縁性において有用であるからこそ使用されるものであって，絶縁目的ではないが絶縁素材を使用するなどといった主張は，技術常識上容認し得ない。
(ｴ)被告物件は，車載型負荷試験装置であり，その状態で完成しているため，わざわざ分解しないし，取り外しも容易でない。また，屋上で試験を行う場合にも，車載された状態で，屋上部分までケーブルを接続すれば試験可能であり，無益な時間的経済的コストをかけてまで屋上に運搬する必要性はない。控訴人の主張は技術的・合理的根拠を欠くものである。
(2)争点１－３（被告物件は，本件発明と均等なものとしてその技術的範囲に属するか）について
【控訴人の主張】
ア原判決は，「複数の抵抗ユニットと土台が組み立てられる際に，抵抗ユニット間の絶縁を維持した状態で簡単に設置できるようにしたという点において，従来技術では達成することのできなかった新たな作用効果を奏するものとされているのであって，これを実現するための本件発明に特有の構成として，『前記抵抗器群の側面』を『絶縁素材で構成され（た）』『枠』で『覆われ』るようにしたものというべきである。」と解釈した上，「本件相違部分は，本件発明の本質的部分に係るものである」として，いわゆる均等の第１要件を満たさないと判断した。
イ主位的主張
しかし，前記のとおり，本件特許においては，隣り合う抵抗ユニット間の絶縁性につき，絶縁距離を取ることで十分な絶縁が達成されているのであり，当該絶縁距離を取ることが本件発明の本質である。抵抗ユニットの前面及び背面を除く二側面を絶縁素材で構成する必要性はない。また，抵抗ユニットの前面及び背面を絶縁素材で構成する意味は，抵抗器の長手方向の端部にある接続端子部分を支持し，固定するための支持碍子として利用することにあるのであって，隣り合う抵抗ユニット間の絶縁のためではない。他方，抵抗ユニットの前面及び背面を除く二側面に枠を設ける意味は，抵抗ユニット自体の安定性やゴミの侵入防止，冷却の便宜といった複数の目的にあるが，隣り合う抵抗ユニットとの間の絶縁を図るという目的は含まれていない。したがって，この側面の枠を必ずしも絶縁素材で構成する必要はない。
以上のとおり，抵抗ユニットを覆う四側面，又は少なくとも抵抗ユニットが隣り合う関係にある側面が絶縁素材で構成されることは，本件特許の本質的部分ではない。この点に関する原判決の判断は誤りである。
ウ予備的主張
仮に，原判決のとおり，抵抗ユニットを覆う四側面，又は少なくとも抵抗ユニットが隣り合う関係にある側面が絶縁素材で構成されることが，絶縁に資するという意味で本件発明の本質的部分に係るものであったとしても，被告物件は，１つの土台部の上に１つの抵抗ユニットが搭載されたセットを３つ備え，それぞれのセットで上部の抵抗ユニットが土台部よりも内側に入り，これらを並べたときに自然に絶縁距離を取ることができるようにあらかじめ設計された負荷試験機である。そうすると，被告物件は，従来技術に見られない本件発明特有の技術的思想に基づく具体的構成，すなわち，絶縁距離を取るための設計をあらかじめしておくことにより，分割して運搬・移動し，かつ，絶縁を確保し得る負荷試験機であることを共通に備えるものである。そうである以上，本件相違部分を取り上げただけで均等の第１要件を満たさないとした原判決の判断は誤りである。
【被控訴人の主張】
争う。
第３当裁判所の判断
１当裁判所も，被告物件はいずれも本件特許の特許請求の範囲の請求項の文言上本件発明の技術的範囲に属さず，また，本件発明と均等なものとしてその技術的範囲に属するということもできないと判断する。その理由については，以下のとおり訂正，付加するとともに，当審における補充主張につき後記２のとおり付加するほかは，原判決「第３当裁判所の判断」（２０頁６行目～２８頁８行目）に記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)原判決２１頁１行目の「別体」を「別体構成」に改める。(2)原判決２１頁１１行目の「（【００３７】）」の後に，改行の上，以下のとおり付加する。


「『第１抵抗ユニット２１～第６抵抗ユニット２６のそれぞれは，ｙ方向に平行な棒状の抵抗器Ｒがｘ方向に所定の間隔を空けて複数本並べられ直列接続された抵抗器群が，ｚ方向に複数段並べ並列接続され，絶縁素材で構成され当該抵抗器群の側面を覆う枠（第１枠２１ａ～第６枠２６ａ）を含むもので，使用する抵抗器群の切り替えを行って，発電機などの試験対象電源の負荷の条件を変えて，試験対象電源の負荷試験を行うために用いられる。』（【００４２】）
『図１～図２４までで示す実施形態では，第１抵抗ユニット２１～第６抵抗ユニット２６のそれぞれは，ｙ方向に平行な棒状の抵抗器Ｒがｘ方向に所定の間隔を空けて８本並べられ，短絡バーなどを使って，直列接続された抵抗器群が，ｚ方向に８段並べ並列接続されたもので説明するが，各抵抗器群に並べられる抵抗器Ｒの本数や，抵抗器群が積み重ねられる段数は，これに限るものではない。』（【００４３】）」
２当審における補充主張について
(1)本件発明における「枠」（構成要件Ａ－３，Ｅ）の解釈ア特許請求の範囲の「絶縁素材で構成され前記抵抗器群の側面を覆う枠を含む抵抗ユニットが２以上設けられ，」（構成要件Ａ－３）との文言を検討すると，「枠」は，その文言上，抵抗器群の側面を覆うものであることは明らかであるが，抵抗器群のどの側面を覆うものであるかは明示的に特定されていない。また，「絶縁素材で構成され」なる文言は，「側面を覆う」と並列的に「枠」を修飾するものと見ることも可能であるし，「枠を含む」と並列的に「抵抗ユニット」を修飾するものと解することも可能である。
イもっとも，本件明細書等には，「第１抵抗ユニット２１の第１枠２１ａの背面は，第３抵抗ユニット２３の第３枠２３ａの前面と対向し，第１抵抗ユニット２１の第１枠２１ａの側面の一方は，第２抵抗ユニット２２の第２枠２２ａの側面の他方と対向する。」（【００３７】），「抵抗器群のそれぞれは，下部に設けられた冷却ファンからの冷風を上部に流すために，上面と下面が開口し，隣り合う抵抗ユニットとの絶縁性を高めるために，絶縁素材で出来た枠（第１枠２１ａ～第６枠２６ａ）で側面が覆われ，各抵抗器Ｒの両端子は当該枠の前面部分や背面部分によって保持される。」（【００４５】）との記載がある。これらの記載によれば，「枠」（構成要件Ａ－３）は，前面，背面並びに側面の一方及び他方の四側面から成ることが理解される（なお，抵抗器群の上面及び下面は，抵抗ユニットに対する冷却風の通り道として開口している。本件明細書等【００４５】，【００７１】）。この理解は，本件特許の特許請求の範囲の記載及び本件明細書等の他の記載とも整合する。また，本件発明とは抵抗ユニットの配置が異なる実施形態，すなわち，ｘ方向に平行な抵抗器Ｒがｚ方向に並べられた抵抗器群がｙ方向に複数並べられる実施形態（【０１５９】，図２５，２６）においても，「抵抗ユニットの枠（抵抗ユニットの外形を形成し，吸気口や排気口を構成する前面と背面以外の面）であって，少なくとも隣接する抵抗ユニットと対向する位置関係にあるものは，土台部（冷却部）の側面（冷却部の外形を形成し，吸気口や排気口を構成する前面と背面以外の面）よりも第１距離d1だけ内側に配置される。」（【０１６０】）と記載されているところ，これも「枠」が吸気口及び排気口を除く四側面を指すとの理解を裏付けるものということができる。
ウ(ｱ)本件発明の課題については，本件明細書等に「負荷試験対象電源の電圧が大きい場合には，複数の抵抗ユニットを並べた大型の負荷試験機が必要になる。大型の負荷試験機では，複数の抵抗ユニットを上部に取り付けた土台部が一体的に構成されるため，抵抗ユニットと土台部が組み立てられた状態で運搬する必要があるが，昇降機など狭いスペースを経由して運搬することが困難になる。」（【０００４】），「したがって本発明の目的は，複数の抵抗ユニットで構成される負荷試験機で，運搬や設置が容易な負荷試験機を提供することである。」（【０００５】）との記載がある。これらの記載によれば，本件発明は，負荷試験対象電源の電圧が大きい場合を想定しつつ，なお運搬や設置が容易な負荷試験機を提供することにあると認められる。
ここで「負荷試験対象電源の電圧が大きい場合」とは，本件明細書等の記載からは６６００Ｖが想定されていることがうかがわれるところ（【００１０】，【００５９】～【００６８】，【００８１】，【００８８】，【００９８】），このような高電圧下での使用を想定しているにもかかわらず絶縁が維持できないのでは，その危険性ゆえに負荷試験機としての使用に耐えないことは，技術常識から明らかといってよい。そうすると，本件発明においては，このような高電圧に対して絶縁を維持し得ることが要求されていると見られる。
したがって，本件発明の課題は，負荷試験対象電源の電圧が６６００Ｖと大きくとも絶縁を維持し得ることを前提として，運搬や設置が容易な負荷試験機を提供することにあると認められる。


(ｲ)絶縁を維持するための構成について，本件明細書等には「特に，本件発明では，第２距離が９０mm以上に出来るため，隣り合う２つの抵抗ユニットのそれぞれに６６００Ｖの電圧が印加された場合でも，当該両抵抗ユニット間の絶縁を維持することができる。」（【００１０】）との記載がある（同旨の記載として，【００５９】～【００６８】，【００９８】）。しかし，隣り合う抵抗ユニットにおける「枠」の間隔を９０mm以上にすることのみによって絶縁を維持し得るとする根拠に関する記載は，本件明細書等には見当たらない。また，本件明細書等には「第２距離d2以上の離隔を設けることにより，かかる離隔を設けない形態に比べて，ｘ方向に並べられた抵抗ユニット間の絶縁性が高くなる。第３距離d3以上の離隔を設けることにより，かかる離隔を設けない構成に比べて，ｙ方向に並べられた抵抗ユニット間の絶縁性が高くなり，且つ，抵抗ユニット間に作業者が入って，配線などの作業（特に接続ケーブル６０の着脱）を容易に行えるメリットもある。」との記載がある（【００９３】）。この記載によれば，「枠」の間隔を９０mm以上設けることは，そのような離隔を設けない形態との比較において，ｘ方向及びｙ方向とも絶縁性を高めるための手段であることを理解し得る。しかし，この手段のみで６６００Ｖの電圧に対する絶縁性を保証しているか否かは必ずしも明らかでない。他方，本件明細書等【００４５】の前記記載によれば，「枠」を絶縁素材とすることは隣り合う抵抗ユニット間の絶縁性を高めるための手段として位置づけられていることを理解し得る。しかし，この手段のみで６６００Ｖの電圧に対する絶縁性を保証しているか否かも，必ずしも明らかでない。
このように，本件明細書等には，絶縁を維持するための手段として２つの手段（①ｘ方向及びｙ方向とも，枠間の距離を９０mm以上離隔すること，②「枠」を絶縁素材で構成すること）が記載されているけれども，いずれも１つの手段のみで６６００Ｖの電圧に対する絶縁を維持し得ることが明記されているわけではない。そうである以上，本件明細書等記載の実施形態は，絶縁性を高めるための上記２つの手段を併用することにより，６６００Ｖの電圧に対して隣り合う抵抗ユニット間の絶縁を維持するという本件発明の前記課題を解決しているものと理解するのが相当である。
(ｳ)これらの点に鑑みると，本件発明の構成要件のうち，構成要件Ｅ（及びＦ，Ｇ）は上記手段①に対応したものであることは明らかである。他方，本件発明が隣り合う抵抗ユニット間の絶縁を維持するという課題を解決するためには，構成要件Ａ－３が上記手段②に対応するものであることも要することとなる。
エ以上より，本件特許の特許請求の範囲の記載及び本件明細書等の記載を総合的に考慮すると，構成要件Ａ－３については「前記抵抗器群の四側面を覆う絶縁素材で構成された枠を含む抵抗ユニットが２以上設けられ，」との意味に解釈するのが相当である。
(2)文言侵害（争点１－１及び１－２）についてア被告物件は，いずれも，抵抗器に平行な枠をアルミ板すなわち導電素材で構成しているものと認められる（甲４～６）。このため，上記構成要件Ａ－３の解釈を前提とすると，被告物件がいずれも構成要件Ａ－３を充足しないことは明らかである。
したがって，この点に関する原判決の判断に誤りはない。
イ控訴人の主張について
(ｱ)控訴人は，本件発明は，１つの土台部の上に１つの抵抗ユニットをあらかじめ取り付けたセットを構成し，そのセット自体をあらかじめ所定の絶縁距離を取ることができるように設計することにより，運搬・設置を容易にしたものであり，隣り合う抵抗ユニット間の絶縁性は絶縁距離を取ることで達成するというのが本件発明の本質であるから，抵抗ユニットの前面及び背面を除く二側面を絶縁素材で構成する必要はないなどと主張する。
しかし，前記のとおり，本件発明においては，絶縁維持のための構成として，絶縁距離を取ることだけではなく，「枠」を絶縁素材で構成することをも必要としていると解される。以下，この点を，控訴人の主張を踏まえ，敷衍して説明する。
(ｲ)ａ控訴人は，本件発明の絶縁距離は，本件発明の発明者である控訴人代表者が得た経験則等に基づくものである旨主張するけれども，これを裏付ける記載は本件明細書等には見当たらない。
ｂまた，控訴人は，通則の記載に基づき，本件発明の絶縁距離は電気工事等の基本的知識及び技術常識に基づく合理的なものである旨をも主張する。
しかし，そもそも，控訴人自身が指摘するとおり，キュービクル式高圧受電設備に関する通則を負荷試験機に対してそのまま適用し得るものと考えることには疑問の余地がある。
その点を措くとしても，本件発明の抵抗器につき，その内側の通電部材が絶縁素材で被覆されているという構成は，本件特許の特許請求の範囲及び本件明細書等に記載も示唆もないから，このような構成を前提として，１つの抵抗ユニット内に設けられた抵抗器の側面と側面との最小絶縁距離は２０mmで足りるとする主張（本判決第２，５，【控訴人の主張】ウ(ｲ)）は失当というべきである。また，控訴人は，通則を根拠として，隣接する抵抗ユニットの接続端子相互の最小絶縁距離は９０mmで足りる旨主張するところ，これは，隣接する抵抗ユニット内の抵抗器の長手方向側面相互の最小絶縁距離も９０mmで足りるとする旨を含意しているとも理解される。しかし，本件明細書等の記載（【００５２】，【００６３】）によれば，間隔調整部材を含まない形態の本件発明においては，隣接する抵抗ユニットの接続端子相互の距離が９０mm以上離間するとは必ずしもいえないことから，通則をもって，本件発明が隣接する抵抗ユニットの「枠」間の最小絶縁距離を９０mmとすることの合理性を根拠付けるものと見ることはできない。加えて，通則による規制はあくまでも最低限のものなのであるから，これを踏まえ，どのようにして高電圧下での絶縁性を確保し，安全性を保持するかは当業者が適宜定めるべき事柄である。そして，この点や，通則が，それ自体としてはキュービクル式高圧受電設備を対象とするものであって，負荷試験機を対象とするものではないことを考え合わせると，本件発明は，より安全性を確保するという観点から，絶縁距離（９０mm）と絶縁素材で構成された枠という二要素によって絶縁性を確保しようとしたものと解するのが相当である。したがって，控訴人の主張は失当である。ｃ控訴人は，本件発明の「枠」の機能につき，抵抗ユニットの前面及び背面のものは支持碍子の機能を果たすものであって，抵抗ユニット間の絶縁のためではない旨主張する。
しかし，この主張は，その理由とするところはともかく，抵抗ユニットの前面及び背面の「枠」が絶縁素材で構成されなければならないことをいうものにほかならない。


他方，控訴人は，   抵抗ユニットの   前面及び背面   を除く二側   面の「枠」につき，支持碍子となる絶縁素材の板を設置する必要はなく，また，既に十分な絶縁距離を取っていることから，必ずしも絶縁素材の板でなくともよく，これを設けるのは，抵抗ユニット自体の安定性，ゴミの侵入防止及び冷却の便宜といった複数の目的のためであるが，これには隣り合う抵抗ユニットとの間の絶縁を図るという目的は含まれないなどと主張する。
しかし，前記のとおり，本件発明の絶縁維持のための構成は，絶縁距離を取ることだけではなく，「枠」を絶縁素材で構成することをも必要としていると解される以上，既に十分な絶縁距離を取っているとする点は失当である。また，抵抗ユニットの安定性，ゴミの侵入防止及び冷却の便宜いずれの目的も，隣接する抵抗ユニット間の絶縁を維持するという目的を阻害するものではない。結局，本件発明における抵抗ユニットの側面の枠は，絶縁の維持をもその目的としていると解されるから，絶縁素材により構成されるべきものと考えられる。すなわち，本件発明の抵抗ユニットの四側面の枠はいずれも絶縁素材により構成されるものと解されるべきである。
ｄ控訴人は，甲１２を挙げ，抵抗ユニットの四側面のうち抵抗器が取り付けられていない長手方向側面につき絶縁素材以外の素材を使用することは，被告物件製造時において広く当業者に知られていたものであるなどと主張する。
しかし，甲１２記載の技術は，抵抗素子の抵抗線がマグネシア等の絶縁材料により形成された絶縁体（絶縁部材）により覆われた構造であることがその明細書に明記されており（【００２７】，図１１Ａ～Ｃ），この点で，そのような記載が本件明細書等に見られない本件発明とは異なる。すなわち，甲１２は，本件発明とは絶縁を維持する方法が異なることから，仮に甲１２記載の技術が技術常識であったとしても，本件発明の「枠」を甲１２記載のものに置換することはできない。
その他，本件発明と同様の絶縁手法を採用する技術において，枠を絶縁材料以外の素材で構成し得ることが技術常識であったと認めるに足りる証拠はない。
ｅ控訴人は，本件特許の特許請求の範囲には「隣り合う抵抗ユニット間の絶縁を確保するために抵抗器群の側面を覆う枠が必ず絶縁素材でなければならない」との記載はないなどと主張するところ，当該特許請求の範囲の記載につき文言上は多義的に解し得ることは前記のとおりであるが，本件明細書等の記載を参酌すれば，抵抗ユニットの四側面の枠がいずれも絶縁素材で構成されていることを要すると解されることもまた前記のとおりである。
また，控訴人は，本件明細書等には抵抗器の長手方向側面側の枠につき必ず絶縁素材で構成すると明記されていないとも主張する。しかし，前記のとおり，本件明細書等【００４５】には「隣り合う抵抗ユニットとの絶縁性を高めるために，絶縁素材で出来た枠（第１枠２１ａ～第６枠２６ａ）で側面が覆われ，」との記載がある。当該記載部分においては，枠の前面，背面，側面いずれの部分かを問わず，枠が隣り合う抵抗ユニットとの絶縁性を高めるものである旨が記載されているものと理解される。また，本件発明の解決すべき課題として絶縁に関する記載はないものの，本件明細書等の全体を踏まえると，前記のとおり，課題として絶縁を維持することも含まれると解されるのであり，当然，隣り合う抵抗ユニットの側面間の絶縁も維持されなければならないものと理解される。
(ｳ)その他控訴人がるる主張する点を考慮しても，この点に関する控訴人の主張は採用し得ない。
(3)均等侵害（争点１－３）について
ア前記(1)によれば，構成要件Ａ－３の「枠」（の四側面）を絶縁素材により構成する点は，構成要件Ｅと合わせることにより，６６００Ｖもの高電圧においても絶縁を維持するという本件発明の主要な目的を達成するための構成であるということができる。したがって，これをもって本件発明の本質的部分に係るものというべきである。
そうすると，枠の二側面をアルミ板で構成した被告物件は，いずれも本件発明とはその本質的部分において相違していることになるから，いわゆる均等の第１要件を満たさない。
したがって，この点に関する原判決の判断に誤りはない。
イ控訴人の主張について
(ｱ)主位的主張について
上記(2)イと同様の理由により，この点に関する控訴人の主位的主張は採用し得ない。なお，本件明細書等【００４５】の記載によれば，抵抗ユニットの枠のうち前面部分及び背面部分が抵抗器Ｒの両端子を保持する役割を担うことが認められるけれども，それに加え，隣接する抵抗ユニットとの絶縁性を高めるものであることを否定する趣旨を含むものとは解し得ない。
(ｲ)予備的主張について
控訴人は，被告物件は，従来技術に見られない本件発明特有の技術的思想に基づく具体的構成を共通に備えているから，その全体を観察すれば，本件発明と同じ特徴的部分を共通に備えるものということができるなどと主張する。
しかし，前記のとおり，本件発明において絶縁を維持するための構成は，絶縁距離を取るだけでなく，これと抵抗ユニットを覆う枠の四側面を絶縁素材で構成することを組み合わせたものである。このため，本件発明の本質的部分は，並べたときに自然に絶縁距離を取ることができるようにあらかじめ設計されていることのみならず，抵抗ユニットを覆う枠が全て絶縁素材で構成されていることも含めて把握されなければならない。そうすると，被告物件は，いずれも本件発明と同じ特徴的部分を共通に備えるものということはできない。
したがって，この点に関する控訴人の予備的主張も採用し得ない。
第４結論
以上より，控訴人の請求を棄却した原判決の判断は相当であり，本件控訴は理由がないから，これを棄却することとする。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
鶴岡稔彦
裁判官
杉浦正樹
裁判官
寺田利彦


令和元年９月１２日判決言渡
平成３１年（行ケ）第１００２０号審決取消請求事件
口頭弁論終結日令和元年７月２５日
判        決
原             告           シーティービーエイティー
インターナショナルカンパ
ニーリミテッド
同訴訟代理人弁護士         達      野    大    輔
松      本        慶
近      藤    友    紀
同訴訟代理人弁理士          竹      中    陽    輔被         告           特許庁長官同指定   代理人                      庄    司    美      和
豊      田    純    一
阿      曾    裕    樹
主        文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が不服２０１８－２００７号事件について平成３０年１０月５日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１本件は，原告が出願した商標について拒絶査定を受けたことから，不服審判請求をしたところ，請求は成り立たない旨の審決がされたので，原告がその取消しを求める事案である。
２前提事実（当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実）
(1)原告は，平成２８年１１月２８日に，下記の商標（以下「本願商標」という。）について，商標登録出願（商願２０１６－１３４０７４号）をし（甲１６），平成２９年７月２１日に，指定商品を「第３４類紙巻たばこ，たばこ，パイプ用たばこ，たばこ製品，代用たばこ（医療用のものを除く。），葉巻たばこ，シガリロ，ライター，マッチ，喫煙用具，紙巻たばこ用紙，紙巻たばこ用筒，たばこ用フィルター，たばこ紙巻き器，紙筒にたばこを挿入するための機器，電子たばこ，電子たばこ用液体，加熱して使用することを目的とするたばこ製品，紙巻たばこ及びたばこ用の電気式の加熱装置」と補正した（甲１８。同補正後の指定商品を，以下「本件指定商品」という。）ところ，平成２９年１１月６日付けで拒絶査定を受けた（甲２０）ので，平成３０年２月１３日に，不服審判請求をした（甲２１。不服２０１８－２００７号）。
(2)特許庁は，平成３０年１０月５日に，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，この審決の謄本は，同月１９日に原告に送達された。
３本件審決の理由の要点
(1)本願商標
本願商標は，濃紺色で塗りつぶした縦長長方形（以下「本願素地」という。）内の上部中央に「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の欧文字を茶色で横書きしてなり，かなり間を空けて，同長方形内の中央部分に，図形と文字との組合せ部分（以下「本願図柄部分」という。）を配した構成からなる結合商標である。本願図柄部分は，茶色の太線で大きく表された円輪郭内（内部は黒地である。）に，「ＮＯ．」，「５５５」及び「ＳＴＡＴＥＥＸＰＲＥＳＳ」の各文字（「５５５」の数字は，他の文字に比して大きく表されている。）を茶色で三段に横書きした部分（以下「本願円図形」という。）と，本願円図形の上部に，紋章風の図形（以下「本願紋章部分」という。）とをまとまりよく配した構成からなる。また，本願紋章部分は，王冠，円内に「ＳＥ」の文字を結合しモノグラム状に表した図形，２匹の仮想動物風の図形並びに「ＳＥＭＰＥＲ」及び「ＦＩＤＥＬＩＳ」の各欧文字の記載がある２本のリボン状の図形等からなり，図形部分は茶色，文字部分は縦長長方形と同じ濃紺色である。本願商標の構成中，上部中央の「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の欧文字部分は，「署名，サイン」の意味を有する語である。また，紋章風の図形部分の構成中，「ＳＥＭＰＥＲ」及び「ＦＩＤＥＬＩＳ」の欧文字は，それぞれ，「常に」及び「忠実」の意味を有するラテン語であるとしても，両語は，それぞれ，我が国において馴染みのない語であって，特定の意味合いを直ちに想起させるものではないから，当該文字部分に相応して，「センパーフィデリス」の称呼を生じ，特定の観念を生じないものといえる。さらに，本願円図形については，その構成中の「ＮＯ．」及び「５５５」の文字部分から「５５５番」の意味合いを生じるものの，「ＳＴＡＴＥ」（「状態，様子」の意）及び「ＥＸＰＲＥＳＳ」（「急行電車，速達（便）」の意）の文字部分からは，直ちに特定の意味合いを生じないものと解される。よって，本願円図形からは，全体として「ナンバーゴゴゴステートエキスプレス」，「ナンバースリーファイブステートエキスプレス」及び「ナンバーゴヒャクゴジューゴステートエキスプレス」の称呼が生じ，特定の観念は生じないものである。
そうすると，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の欧文字部分は，他の構成部分とは著しく離れて配置され，視覚上，明確に分離して把握されること，及び他の構成部分と観念的に密接な関連性を有しているとはいえないことから，当該欧文字部分は，他の構成部分とは分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいえない。そして，当該欧文字部分は，他の構成部分に比べて小さめに書されているとしても，本願商標の構成中，上部中央に配置され，十分判読可能なものであること，及び本件指定商品と何ら関連性を持つ語ではないことから，自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。したがって，本願商標の「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の欧文字部分は，構成上独立して見る者の注意をひく要部の一であるといえるから，引用商標と比較して商標の類否を判断することは許されるというべきであり，当該欧文字部分に相応して「シグナチャー」の称呼及び「署名，サイン」の観念を生じる。
(2)引用商標


登録第４６５８７９２号商標（以下，「引用商標」という。）は，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字を標準文字で表してなり，第３４類「たばこ」を指定商品として，平成１４年９月５日に登録出願され，平成１５年４月４日に設定登録されたものであり，その商標権は現に有効に存続しているものである。引用商標からは，「シグナチャー」の称呼が生じ，「署名，サイン」の観念が生じる。
(3)商標の類否
本願商標の要部である「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の欧文字部分と引用商標とを対比すると，両者は，そのつづりを共通にすることに加え，一般的な書体で横書きに表されている点を共通にするため，外観上，酷似する。
また，両者は，「シグナチャー」の称呼及び「署名，サイン」の観念を共通にするものである。
そうすると，本願商標の要部と引用商標とは，「シグナチャー」の称呼及び「署名，サイン」の観念を共通にし，また，その外観においても酷似しているから，両者は，相紛らわしい商標であり，互いに類似する商標というべきである。したがって，本願商標は，引用商標とは類似の商標である。
(4)指定商品の類否
本願商標の補正後の指定商品中「紙巻たばこ，たばこ，パイプ用たばこ，たばこ製品，代用たばこ（医療用のものを除く。），葉巻たばこ，シガリロ，電子たばこ，電子たばこ用液体，加熱して使用することを目的とするたばこ製品」は，引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。
(5)以上によると，本願商標と引用商標とは，互いに類似する商標であり，かつ，本件指定商品には，引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。したがって，本願商標は，商標法第４条１項１１号に該当するから，商標登録を受けることができない。
４原告の主張する審決取消事由（商標法４条１項１１号該当性判断の誤り）
(1)本願商標の分離観察の可否
本件審決は，本願商標のうち，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の欧文字部分について「構成上独立して見る者の注意をひく要部の一である」と判断したが，以下の理由により，この審決の認定判断には誤りがある。
ア類否判断の基準
商標の類否判断においては，商標の外観，観念，称呼及びその他取引の実情等を総合勘案して類否判断を行うのが相当であり，結合商標の一部を分離，抽出して商標の類否を判断することは，「その部分が取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合」や「それ以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないと認められる場合」など例外的な場合に限られるべきである。
イ「本願商標の外観的特徴」と「分離観察の可否」(ｱ)本願商標の中で特に見る者の注意をひくのは，本願商標の中央部分の大きな面積を占めている本願円図形又は本願円図形を含む本願図柄部分である。本願円図形内の「５５５」という文字は他の文字と比較してひときわ大きく表示されており，特に顕著に取引者や需要者の目をひく部分である。これに対し，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の欧文字部分は，本願商標の上端部中央に配置され，本願商標全体との関係では非常に小さく，図柄部分と比しても約２０分の１程度の大きさにすぎない。また「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の欧文字部分は本願円図形の円輪郭や「ＮＯ．」，「５５５」及び「ＳＴＡＴＥＥＸＰＲＥＳＳ」に使用されている色と同じ色で表示されており，特別目立つ態様で表示されているともいえない。
したがって，本願商標の「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字部分が出所識別標識としての機能を有していないか，又はその出所識別標識としての機能が極めて弱いことから，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字部分のみを抽出し，この部分だけを引用商標と比較してその類否を判断すべきでない。
また，本願商標は，たばこ及びたばこ関連商品を含む様々な本件指定商品に実際に使用される可能性があるが，その構成態様から，たばこのパッケージデザインの商標として使用することを主たる目的としていることからすると，本願商標に接する取引者や需要者は，常に本願商標を全体として認識するはずであり，本願商標の中で特に看る者の注意をひく本願円図形又は図柄部分を一切意識せずに「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字部分の外観のみに注目して接することは，取引の実情に鑑みてもあり得ない。
以上からすると，取引者や需要者が商標の「要部」として認識するのは中央部分に大きく書した「ＮＯ．／５５５／ＳＴＡＴＥＥＸＰＲＥＳＳ」を含む本願円図形又は本願円図形を含む本願図柄部分であり，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の欧文字部分を本願商標の要部の一であるとした本件審決の認定判断には誤りがある。(ｲ)被告は，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字部分と図柄部分との位置関係，同文字部分自体の位置，同文字部分の字型，他の図形部分や文字部分との書体や色彩の相違等から，同文字部分が，「看る者に対し，独立して注意をひくものである」と主張する。
しかし，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字部分は，円輪郭図形やその他の文字部分と同じ茶系の色彩を使用しているから，被告の上記主張のうち色彩が相違しているとの主張には事実誤認がある。被告の上記主張が失当であることは前記(ｱ)のとおりである。


ウ「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の識別力と「分離観察の可否」(ｱ)「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」という言葉は，「特徴的な，特製の，お勧めの，自慢の，とっておきの」という形容詞的な記述的意味をも有する成語である（甲１～３，３３～３５，４４～４９）から，本願商標中の「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の欧文字部分は，単に本件指定商品が「Ｎｏ．５５５ＳＴＡＴＥ    ＥＸＰＲＥＳＳ」というブランドの「シグネチャーモデル」，「シグネチャーブランド」，「特徴的な銘柄」，「代表的な銘柄」，「署名を入れられるほど自信のある銘柄」等であることを意味しているにすぎず，その識別力はないか，極めて弱い。したがって，この識別力がないか，極めて弱い「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の欧文字部分が「取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるもの」となることはなく，同欧文字部分が本願商標の要部となることはない。
(ｲ)これに対し，本件審決は，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の語は，日本においては，「署名，サイン」の意味のほかに，「特徴的な，特製の，お勧めの，自慢の，とっておきの」などを意味するものとして一般的に認識，理解されているとはいえないから，当該言葉は，本件指定商品の関係において自他識別力が極めて弱い語であるとはいえないとして，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の欧文字部分に自他商品識別標識としての機能を認めた。
しかし，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」という言葉は，日本においても，多岐にわたる分野で，例えば「シグネチャーモデル」，「シグネチャーブランド」，「シグネチャーアイテム」等のように，すでに日本語としても記述的に使用されている。したがって，これらの用法，意味が，日本において一般的に認識，理解されているとはいえないと断ずる本件審決の事実認定には誤りがある（甲３，２６～３４）。「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」という言葉が持つ記述的な意味は，英語を理解する者の観点からすると，ごく一般的な意味の一つであり，特別に例外的な意味といったものではない。英語が世界共通言語として認識，使用されている現代社会において，日本では認識，理解されていないとの理由で，このようなごく普通の記述的意味の存在を全く無視するとすれば，国際企業の商標選択の余地を不当に妨げ，パッケージデザイン等の自由を過度に阻害するものであり，「産業の発達」を目的とする商標法の趣旨と鋭く対立するものといわざるを得ない（商標法１条）。エ「メインブランド（「Ｎｏ．５５５    ＳＴＡＴＥＥＸＰＲＥＳＳ」）」と
「分離観察の可否」
(ｱ)本願円図形内の「Ｎｏ．５５５    ＳＴＡＴＥＥＸＰＲＥＳＳ」は，原告が製造・販売するたばこ製品のメインブランドである。この「Ｎｏ．５５５ＳＴＡＴＥ    ＥＸＰＲＥＳＳ」は，アメリカでかつて運行していた「ＥｍｐｉｒｅＳｔａｔｅ    ＥｘｐｒｅｓｓＮｏ．９９９」という列車から発想を得た一種の造語であり，原告が約１００年前から世界中で販売してきた著名なたばこ製品のブランド名である（甲４，５，３６）。「Ｎｏ．５５５ＳＴＡＴＥ    ＥＸＰＲＥＳＳ」は，１９４６年にはジョージ６世から「英国王室御用達許可証（ＲｏｙａｌＷａｒｒａｎｔ）」を受け（甲４），１９８０年代からはラリーチームのスポンサーやＦ１チームのスポンサーを務め，世界的に名が知られるようになったブランドである（甲６，７，３７～４０）。原告が過去にラリーチームのスポンサーを務めたことによる宣伝広告効果は現在においても絶大なものであり，「５５５」が付された自動車の写真やその数字とともに原告の名称や「Ｎｏ．５５５ＳＴＡＴＥ    ＥＸＰＲＥＳＳ」が原告のたばこ製品のブランドであることを紹介する日本のウェブサイトが数多くみられる（甲５０～５３）。このように，市場において「Ｎｏ．５５５ＳＴＡＴＥ    ＥＸＰＲＥＳＳ」は，原告のメインブランドとして取引されており，本願商標に接した取引者や需要者は，この「Ｎｏ．５５５ＳＴＡＴＥ    ＥＸＰＲＥＳＳ」を含む本願円図形又は本願円図形を含む本願図柄部分に特に注目をして取引を行っているといえる。したがって，本願商標については「Ｎｏ．５５５ＳＴＡＴＥ    ＥＸＰＲＥＳＳ」を含む本願円図形又は本願円図形を含む本願図柄部分が顕著な自他商品識別力を有しているといえるから，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の欧文字部分以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じない例外的な場合には当たらず，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」を本願商標の要部の一であるとした本件審決の認定判断には誤りがある。
(ｲ)被告の主張について


ａ被告は，「Ｎｏ．５５５    ＳＴＡＴＥＥＸＰＲＥＳＳ」のブランドのたばこ製品は日本国内では発売されておらず，この商標が，我が国において広く認識され，周知，著名となるに至っていないと主張する。しかし，上記ブランドのたばこ製品が国内未発売であったとしても，原告が提出した証拠から，上記ブランドが原告のたばこ製品のブランド名であることは，本件審決時点において，日本国内の一般の取引者や需要者の間で一定程度認知されていたことは明らかである。
なお，原告は，上記ブランドが商標法４条1項１０号，１９号の「周知，著名性」を主張しているものではない。
ｂ被告は，レースチームの活動が（日本ではなく）主に海外のものであることを理由に，「Ｎｏ．５５５ＳＴＡＴＥ    ＥＸＰＲＥＳＳ」の周知，著名性を否定する。
しかし，Ｆ－１，インディー５００，パリ・ダカールラリーなどの著名自動車レースを見れば明らかなとおり，自動車レースの主戦場は海外である。日本でも，自動車レースに関していえば，「日本のレース」よりも「海外のレース」の方がはるかに人気も注目度も高い。原告がスポンサーを務めていたスバルラリーチームが参加していたのはラリーレースの最高峰「世界ラリー選手権（ＷＲＣ）」であり，この世界最高峰の舞台でスバルが快進撃を続けていた頃のスポンサーがまさに原告である。以上の事実から，「Ｎｏ．５５５ＳＴＡＴＥ    ＥＸＰＲＥＳＳ」が海外のみならず日本でも十分に認知されていることは明らかである。オ「たばこのパッケージデザイン」と「分離観察の可否」(ｱ)ａ本願商標は，その構成態様から，たばこのパッケージデザインの商標であると目される。
たばこのパッケージは，図形や銘柄（ブランド・商標）が目立つ態様で記載され，その余の部分に品質等を表示する語が記載されるのが一般的である（甲４２）。原告が無作為に選んだたばこ自動販売機で販売されているすべてのパッケージを調べたところ，図形や銘柄（ブランド・商標）が目立つ態様で記載され，その余の部分に味，フレーバー，品質，種類等を示す語を記載する例が多数を占めた（甲６０～８０）。このようなたばこパッケージに関する商慣習に鑑みると，本願商標のうち，出所識別機能を発揮するのは，メインブランドである「Ｎｏ．５５５ＳＴＡＴＥ    ＥＸＰＲＥＳＳ」を含む本願円図形又は本願円図形を含む図柄部分であり，小さく書かれた「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の欧文字部分は，たばこの品質や種類を表した記述的な表記であると認識するのが自然である。
ｂ引用商標の商標権者は，引用商標を，パッケージの上端部に，小さく「ＳｉｇｎａｔｕｒｅＭＩＬＤ」，「Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ    ＭＥＮＴＨＯＬ」といった態様で，かなり記述的に使用している。
このような引用商標の商標権者の実際の使用態様からみても，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」という言葉が，市場において識別力の弱い言葉として使用されていることは明らかであり，現実に，本願商標と引用商標の間で出所の混同が生じないこともまた明らかである。
なお，引用商標の商標権者が「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」という言葉を自らの商品に記述的な言葉として使用しているという上記の事実は，「単に一時点における限定的な実情」を示すものではなく，たばこ業界における「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」という言葉に関する「恒常的かつ一般的な取引の実情」を示すものである。さらにいえば，引用商標権者は「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」を商標法上の「商標」として使用していないのであるから，事実上引用商標権者の商標権は「空権化」している。商標法の保護の対象が商標の使用により蓄積，維持される商標権者の業務上の信用であることに鑑みると，このような「空権化」した商標に過大な保護を与えるべきでないことは，商標法が要請するところである。ｃ「ＪＥＴ」及び「Ｅｓｐｒｅｓｓｏ」の欧文字が表示されたたばこパッケージと目される商標について，特許庁は，たばこパッケージに小さく書かれた「Ｅｓｐｒｅｓｓｏ」の文字部分は，他の構成要素（図形部分及び「ＪＥＴ」部分）と不可分に結びついているわけではないが，図形部分と「ＪＥＴ」部分が識別標識として機能する一方，「Ｅｓｐｒｅｓｓｏ」の文字の小ささ，細さ，色を理由に，「Ｅｓｐｒｅｓｓｏ」の欧文字は，商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができないとして，「Ｅｓｐｒｅｓｓｏ」の部分は識別標識として機能しないと判断している。
一方，本願商標に関しても「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」は十分小さく，細く書かれており，同文字部分の色彩も他の文字・図形部分と同色で，目立つものではないにもかかわらず，本件審決においては，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」とその他の文字・図形部分に間隔があり，取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているものではないという点のみを理由とし，その他の要素を全く考慮せずに商標の類否判断を行っている。
このように，本件審決は，上記の過去の審決と矛盾するものである。
(ｲ)被告の主張について
ａ被告は，本件指定商品は，「たばこ」以外にも「電子たばこ，電子たばこ用液体」等も含んでおり，その指定商品中「たばこ」のみの取引の実情をいう原告の主張は，本件指定商品の範囲を恣意的に限定して解釈しようとするものであると主張する。


しかし，本件指定商品はそれぞれ指定商品としては異なる商品ではあるものの，いずれもたばこ関連製品であることは共通しており，また，本件指定商品中の多くの商品は，主にたばこ又は電子たばこ製造業者により製造されるもので，コンビニエンスストア，専門店，オンラインストアなどを含む，たばこ・喫煙具専門小売業者により販売されるものであるから，たばことは，通常同一営業主により製造又は販売されているものである。したがって，たばこに関するパッケージ商慣習と大きく異なるパッケージ商慣習が，たばこ以外の製品について存在するとは思われない。現に，加熱式たばこ，電子たばこ及び電子たばこ用液体のパッケージについても，図形や銘柄（ブランド・商標）が目立つ態様で記載され，その余の部分に品質等を表示する語が記載されるという構成は採用されている（甲５４～５９）。ｂ被告は，本件指定商品中「たばこ」との関係において，その使用態様は商品パッケージデザインとしての使用に限られるものではなく，その他にも，商品そのものに付す場合や，広告，取引書類等に付す場合なども十分あり得るものであるから，本願商標が原告主張のような使用態様に限って使用されることを前提とする主張には根拠がないと主張する。
しかし，「たばこ」との関係で本願商標を商品そのものに付したり，広告，取引書類等に付したりする可能性は否定できないものの，たばこそのものに本願商標のようなパッケージデザインの商標であると目される商標を付することは商慣習上一般的とはいえない。また，たばこのパッケージデザインについて図形や銘柄（ブランド・商標）が目立つ態様で記載され，その余の部分に品質等を表示する語が記載されるという構成が一般的であるとする原告の主張は，上記パッケージデザイン以外の使用態様についても妥当する。
ｃ被告は，商品の包装の上部に，他の構成文字等からは間隔を設けて商標を顕著に表示することは，商標の表示方法として広く一般的に採択されていることが明らかであるから，本件指定商品における取引者や需要者は，包装の上部に表示された文字部分は，商標を表示したものと認識，理解すると主張し，商品又はその包装の上部に，商標となり得る文字を，他の構成文字とは視覚上分離して記載する事例を挙げる。
しかし，前記(ｱ)ａのとおり，たばこパッケージは，図形や銘柄（ブランド・商標）が目立つ態様で記載され，その余の部分に品質等を表示する語が記載されるのが一般的であるというべきである。
カ「取引の実情」と「分離観察の可否」
(ｱ)たばこ製品の取引は，現在では，コンビニエンスストア，酒屋，駅構内の売店等の対面販売と，実店舗等の至近に設置された自動販売機による販売に，ほぼ限られている。
消費者は，店頭や自動販売機に陳列された商品のパッケージを目視し，商品の銘柄，パッケージのデザイン・色等を確認してから購入するから，たばこ商品に関しては，他の商品と異なり商標の称呼のみで取引されるケースはほとんどない。また，たばこ商品の購入に当たっては，「主要銘柄」，「種類名」，「商品パッケージのデザイン」という三つの要素が重要となるところ，「種類名」（「メンソール」，「ライト」等）は複数のたばこ会社に共通して使用されることが非常に多いことから，上記三つの要素のうち，「主要銘柄」と「商品パッケージのデザイン」が自他商品識別標識となり，主要銘柄を省略して取引されることは考えられない。以上の取引の実情に鑑みると，本願商標において種類名を示す「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の部分のみに注目して実際の取引が行われることは皆無であり，必ず，パッケージ全体のデザイン及び主要銘柄「Ｎｏ．５５５ＳＴＡＴＥ    ＥＸＰＲＥＳＳ」を確認，認識して指定商品の取引がされる。
したがって，本願商標については，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の欧文字部分が取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の欧文字部分以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないと認められる場合には当たらず，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の欧文字部分を本願商標の要部の一であるとする本件審決の認定判断は，誤りである。
なお，商標実務における「商標の類否判断」において，「称呼の類似」が殊更重要視されてきた理由は，一般的な商品の取引においては，電話取引，ラジオ・テレビ等による宣伝，セールスマンによる口頭での説明などが重要な取引類型と考えられてきたためである。たばこの販売に関しては，このような取引形態は一切ない。
(ｲ)被告の主張について
ａ被告は，本件指定商品は，「たばこ」以外の「電子たばこ，電子たばこ用液体」等も含んでいる旨主張する。
しかし，電子たばこや電子たばこ用液体は，たばこ関連製品としてたばこ製品と共に実店舗等で販売されることが依然として多い（甲８１）から，たばこ製品と電子たばこ，電子たばこ用液体との間に，本願商標と引用商標の類否判断において結論を異ならせるほどの取引の実情の差異があるわけではない。ｂ被告は，インターネット通信販売では，名称から生じる称呼に基づき商品検索等もなされ得るから，本願商標と引用商標との比較において，称呼における共通性を軽視することは適切ではないと主張する。しかし，たばこのインターネット通信販売を行うためには，実店舗での販売許可を財務省の各管轄財務局から取得した上で，別途インターネット通信販売のための製造たばこ小売販売業許可の条件を財務局に付してもらう必要があり（甲８２，８３），その許可基準は実店舗販売よりも厳格であること，海外のたばこ販売ウェブサイトは，日本国内に実店舗を持たないため，財務局から日本でのインターネット通信販売の許可が取得できないことから，たばこのインターネット通信販売は，本願商標と引用商標との類否において考慮すべき取引の実情といえるほどのたばこの販売実態があるか定かではない。
また，インターネット通信販売においても，取引画面上で商品パッケージ画像が表示され，需要者はそれを目視して購入することになる以上，需要者は，パッケージ全体のデザイン及び主要銘柄を確認，認識して商品を購入することになるはずであるから，対面販売と殊更に事情を異にするわけではない。ｃ被告は，原告の他の商品の流通経路が定かではないことを理由に本願商標に係る商品が実店舗や自動販売機を通じた販売経路を経るかどうかは確かでないと主張するが，企業が商品に応じて戦略的に流通経路を変えることがあることに照らすと，被告の上記主張は不合理である。
キ登録商標の併存


(ｱ)「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」という文字を含む以下の登録商標が，指定商品が抵触するにもかかわらず，引用商標と併存している。ａ「Ｖｏｇｕｅ／ＬＡ    ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」(図形)（登録第５６８７２５１号）（甲８）
ｂ「Ｖｏｇｕｅ    ＬＡＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」（登録第５６９４６９６号）（甲９）
ｃ「ＣＡＦÉ／ＩＱＯＳｉｇｎａｔｕｒｅ」（図形）（登録第６０１５０１４号）（甲１０）
ｄ「ＩＱＯＳｉｇｎａｔｕｒｅ」（登録第６０１５０１８号）（甲１１）ｅ「ＰＨＩＬＩＰ    ＭＯＲＲＩＳ／ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」（国際登録第８１８７６３号）（甲１２）
(ｲ)前記(ｱ)のとおり登録商標が引用商標と現に並存していることは，①「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」という言葉を多くのたばこ会社が使用しており，その言葉自体では需要者に対して強い印象を与えるものではないこと，②法的な観点から，引用商標「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の商標としての力が極めて弱いことを意味する。上記の併存例に鑑みても，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」という言葉単独で「取引者，需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える」とは考えられないから，本願商標の「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の部分は「商標の独立した要部」とは認識すべきではない。
クたばこ業界における「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」という言葉の使用(ｱ)たばこ業界では，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」という言葉は，たばこ製品に好んで使用されている（甲２２～２５）が，いずれも，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」という言葉は，メインブランドとしてではなく，記述的意味において使用されている。たばこ業界においては，取引者や需要者は，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」という言葉が，単独で商品の自他商品識別標識であるとは認識しておらず，あくまでメインブランドが自他商品識別標識であると認識している。
したがって，本願商標に関しても「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の部分は自他識別標識として機能しておらず，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」を本願商標の要部の一であるとした本件審決の認定判断には誤りがある。
(ｲ)被告は，原告の指摘する使用例（甲２２～２５）は，すべて英語で表記された海外での使用例に関するもので，国内における使用例ではないばかりか，それらの中には「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の語を他の語と結合して，複合語として意味上の連想を容易にしたものも含まれているから，上記使用例から，我が国の一般の取引者及び需要者が，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の語が，単独で商品の品質を表示する語として認識するとはいえないと主張する。
しかし，現実のたばこ市場においては，主要なタバコメーカー（例えば，日本たばこ産業，フィリップモリス，ブリティッシュアメリカンタバコ）は，グローバルにビジネスを展開しており，商品デザインも世界的に統一したものを使っているという事実に鑑みると，海外での使用例も十分に考慮されてしかるべきであるし，日本における取引者や需要者も，海外のたばこ販売サイトを通じて，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」という語を使用するたばこ商品を購入することができる。また，被告が指摘する「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の語を他の語と結合して使用している例は，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」という言葉がたばこ業界において記述的意味において使用されていることを示すものである。
ケ小括
本願商標においては，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の欧文字部分が他の構成部分に比して，取引者や需要者に対して指定商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいえない。また，本願商標は，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の欧文字部分以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないと認められる場合ともいえない。したがって，商標の類否判断において，ことさら「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の欧文字部分のみを抽出し，この部分だけを引用商標と比較してその類否を判断することは許されないというべきである。
本願商標においては，本願円図形又は図柄部分が強い自他商品識別力を有する部分であり，同部分のみを要部と認めて，又は商標全体として類否の判断を行うべきである。
(2)本願商標と引用商標の具体的類否判断
ア外観上の類否


本願商標は，濃紺色で塗りつぶした縦長長方形内の上端部中央に「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の欧文字を茶色で横書きしてなり，同長方形内の中央部分に図形と文字とを組み合せた図柄部分（本願図柄部分）を配した構成からなる結合商標である。本願図柄部分は，茶色の太線で大きく表された内部が黒地の円輪郭内に，「ＮＯ．」，「５５５」及び「ＳＴＡＴＥＥＸＰＲＥＳＳ」の各文字を茶色で三段に横書きした本願円図形と，本願円図形の上部に，紋章風の図形とをまとまりよく配した構成からなる。また，紋章風の図形部分は，王冠，円内に「ＳＥ」の文字を結合しモノグラム状に表した図形，２匹の仮想動物風の図形及び「ＳＥＭＰＥＲ」及び「ＦＩＤＥＬＩＳ」の各欧文字の記載がある２本のリボン状の図形等からなり，図形部分は茶色，文字部分は縦長長方形と同じ濃紺色である。
これに対して，引用商標は，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の欧文字を標準文字で表してなるものであり，本願円図形又は本願図柄部分に相当する部分が存在しない。したがって，本願商標と引用商標とは「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の欧文字部分が共通するものの，全体として本願商標と引用商標は外観上相紛れるおそれのないほど相違する。
イ称呼及び観念上の類否
その構成全体から，本願商標からは，「ナンバーゴゴゴステートエキスプレス」等の称呼が生じ，また，特定の観念は生じないと考えるべきである。したがって，本願商標に係る称呼，観念は，引用商標に係るそれらとは相紛れるおそれのないほど非類似であるから，両商標は，称呼上や観念上も非類似である。ウ上記ア及びイに，前記(1)カの取引の事情等を総合勘案すると，本願商標と引用商標は，相互に相紛れるおそれのないほどに非類似の商標であり，実際の市場においては，「商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれ」は皆無である。エ以上からすると，本願商標と引用商標は非類似である。
５被告の主張
(1)本願商標と引用商標の類否について
ア本願商標について
(ｱ)本願商標の構成中，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字部分は，一般的には「署名，サイン」の意味を有する英語と理解されるものである（乙２）。そして，本願図柄部分の構成中，「ＳＥＭＰＥＲ」及び「ＦＩＤＥＬＩＳ」の欧文字は，両語を結合して「常に忠実な」の意味を有するラテン語（乙３）であるとしても，我が国において馴染みのない語であり，上記意味合いを直ちに想起させるものではない。また，「ＮＯ．」及び「５５５」の文字部分から「５５５番」程の意味合いを想起させるものの，「ＳＴＡＴＥＥＸＰＲＥＳＳ」の欧文字は，「状態，国家」などを意味する英語「ｓｔａｔｅ」（乙４）及び「急行電車，速達」を意味する英語「ｅｘｐｒｅｓｓ」（乙５）を組み合わせたものであるが，両語を組み合わせて特定の意味合いを想起させるものではない。さらに，本願図柄部分の上記以外の構成要素は，特定の客体を表してなるものとは直ちに理解できないから，特定の観念は生じない。
そうすると，本願商標の構成中，長方形の枠，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字部分及び本願図柄部分は，それぞれ相互に観念上の関連性はなく，構成文字を結合して成語となるようなつながりもない。
また，本願商標のような構成においては，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字部分は，図柄部分とは，相当の間隔を設けて配置されているから，外観において不可分的な印象を与えるものではなく，それぞれが独立した構成部分として分離して認識されるばかりか，当該文字部分は，比較的目に着き易い上部中央に，普通の活字で極めて読み取り易く表示されているため，他の図形部分や文字部分との書体や色彩の相違等も踏まえると，看る者に対し，独立して注意をひくものである。したがって，本願商標は，その構成中「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字部分は，本願図柄部分を含むその他の構成要素とは，外観及び観念における関連性も乏しいもので，分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではないから，本願商標は，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字部分を含む複数の要部を含むもので，それぞれの要部に相応して二つ以上の称呼，観念が生じることになる。そして，本願商標に接する需要者は，外観上，上部に顕著に表された「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字部分を本願商標の要部として着目して取引にあたることも十分にあるもので，当該文字部分と引用商標とを比較して商標の類否を判断すべきである。
(ｲ)以上を踏まえると，本願商標は，本願図柄部分の構成文字に相応して生じる称呼及び観念に加えて，看る者に対し，独立して注意をひく要部である「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字部分に相応して「シグナチャー」又は「シグネチャー」の称呼及び「署名，サイン」の観念をも生じる。
イ引用商標について
引用商標は，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字を標準文字で表してなるものであるから，これより，「シグナチャー」又は「シグネチャー」の称呼が生じ，「署名，サイン」の観念を生じる。
ウ本願商標と引用商標の類否について


本願商標の要部である「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字部分と引用商標とを比較すると，外観においては，つづりを共通にする「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字を，いずれも大文字で表してなるもので，その書体も特段の特徴はないから，記憶に残りやすい平易な英語であることも相まって，外観上の印象において相紛らわしいものである。
そして，称呼においては，本願商標より生じる「シグナチャー」及び「シグネチャー」の称呼は，引用商標より生じる称呼と共通にするものであるから，称呼において相紛らわしい。
また，観念においては，本願商標の構成中「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字部分に相応する「署名，サイン」の観念は，引用商標より生じる観念と共通にするものであるから，観念において相紛らわしい。
以上のとおり，本願商標と引用商標は，その要部である「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字部分における比較において，外観，称呼及び観念のいずれにおいても相紛らわしいものである。
そして，一個の商標から二つ以上の称呼，観念が生ずる場合，一つの称呼，観念が他人の商標の称呼，観念と同一または類似であるとはいえないとしても，他の称呼，観念が他人の商標のそれと類似するときは，両商標はなお類似するものと解するのが相当であることを踏まえると，上記のとおり，本願商標の要部である「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字部分に相応する外観，称呼及び観念が引用商標のそれらと相紛らわしく類似するものであるから，本願商標の図柄部分に相応する外観，称呼及び観念において同一又は類似であるとはいえないとしても，両商標は類似するというべきである。
(2)本願商標と引用商標の指定商品の類否について本件指定商品中「たばこ」は，引用商標の指定商品「たばこ」と，同一の商品である。
また，本件指定商品中「紙巻たばこ，パイプ用たばこ，たばこ製品，代用たばこ（医療用のものを除く。），葉巻たばこ，シガリロ，電子たばこ，電子たばこ用液体，加熱して使用することを目的とするたばこ製品」は，主にたばこ又は電子たばこ製造業者により製造されるもので，コンビニエンスストア，専門店，オンラインストアなどを含む，たばこ・喫煙具専門小売業者により販売されるものであるから，引用商標の指定商品「たばこ」とは，通常同一営業主により製造又は販売されているもので，それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは，同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがある。そうすると，本件指定商品中「紙巻たばこ，たばこ，パイプ用たばこ，たばこ製品，代用たばこ（医療用のものを除く。），葉巻たばこ，シガリロ，電子たばこ，電子たばこ用液体，加熱して使用することを目的とするたばこ製品」は，引用商標の指定商品「たばこ」と，同一又は類似の商品である。
(3)以上のとおり，本願商標は，引用商標と類似する商標であり，かつ，引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用をするものであるから，商標法４条１項１１号に該当する。
(4)原告の主張について
ア原告は，本願商標の外観上の特徴からすると，取引者や需要者が商標の要部として認識するのは中央部分に大きく書した「ＮＯ．／５５５／ＳＴＡＴＥＥＸＰＲＥＳＳ」を含む本願図柄部分であり，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の欧文字部分は，外観上，出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえないと主張する。
しかし，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字部分は，本願図柄部分を含むその他の構成要素とは，外観及び観念の関連性も乏しいもので，分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではないから，本願商標に接する需要者は，外観上，上部に顕著に表された「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字部分を本願商標の要部として着目して取引することも十分にあるというべきであり，したがって，当該文字部分と引用商標とを比較して商標の類否を判断すべきである。イ原告は，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の英単語は，「署名，サイン」という意味に加えて，「特徴的な，特製の，お勧めの，自慢の，とっておきの」という形容詞的な記述的意味を有しており，本願商標中の「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の欧文字部分は，単に本件指定商品が「Ｎｏ．５５５ＳＴＡＴＥ    ＥＸＰＲＥＳＳ」というブランドの「シグネチャーモデル」，「シグネチャーブランド」，「特徴的な銘柄」，「代表的な銘柄」，「署名を入れられるほど自信のある銘柄」等であることを意味しているにすぎず，その識別力はないか極めて弱いから，同欧文字部分が本願商標の要部となることはないと主張する。
しかし，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の語は，一般的には「署名，サイン」の意味を有する英語と理解されるものであり（乙２），その片仮名表記である「シグネチャー」の語も，我が国の一般の国語辞典においては「①署名。サイン。②薬の容器に書かれている用法と注意。」（乙６）の意味が紹介されているにすぎない。また，原告が指摘する「シグネチャーモデル」，「シグネチャーブランド」，「シグネチャーアイテム」等の使用例についても，インターネット記事情報（甲３３）によると，それぞれ「著名人や芸能人の名前を付けたモデルや，その人物が使っているものと同じ特別仕様モデル」，「創業者の名前をブランド名に用いたブランド」，「特徴的なアイテム」と紹介されており，共通する一貫した語義を有するものでもないばかりか，「シグネチャー」の語単独での使用例ではなく，複合語として意味上の連想を容易にしたものだから，これらの使用例をもって，「ｓｉｇｎａｔｕｒｅ」の語のみから，「署名，サイン」以外の特定の意味合いを一般的に生じるものとは理解し難い。


したがって，本願商標の構成中「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字部分は，それ単独では，「署名，サイン」の意味以外に，原告主張のような意味を直ちに認識させるものではなく，その指定商品について，商品の品質を表示するような自他商品の識別標識としての機能を欠くものとはいえないから，当該文字部分を本願商標の要部ということに特段の支障はない。
ウ原告は，本願商標の「Ｎｏ．５５５    ＳＴＡＴＥＥＸＰＲＥＳＳ」は，原告が製造・販売するたばこ製品のメインブランドで，原告が約１００年前から世界中で販売してきた著名なたばこ製品のブランド名であるから，本願商標に接した取引者や需要者は，この「Ｎｏ．５５５ＳＴＡＴＥ    ＥＸＰＲＥＳＳ」を含む本願図柄部分に特に注目して取引を行っていると主張する。しかし，「ステート・エクスプレス・５５５・オリジナル」，「ステートエクスプレス５５５    シグネチャー」，「ステートエクスプレス    ５５５ゴールド」，「ステートエクスプレス    ５５５マンダリンデラックス」及び「ステート    エクスプレス５５５    プラチナム」は国内未発売（乙７～１１）とされており，これらの商品が免税品等として少数輸入される可能性があり得るとしても，国内における一般的な流通経路を通じて販売されているものとは理解し難く，我が国において大規模な販売実績があるとは考えにくい。
また，原告が主張する自動車レースチームのスポンサーとしての実績についても，本件審決時から２５年前の１９９３年時点においてラリーチームのスポンサー活動をしていたことは把握できるが，どの時期までスポンサーをしていたのかや時期に応じた具体的な広告の態様が明らかではないばかりか，レースチームの活動場所も主に海外でのものであるから，我が国における一般の取引者や需要者の間における周知，著名性の向上に寄与した程度は，必ずしも明らかではない。このように，「Ｎｏ．５５５ＳＴＡＴＥ    ＥＸＰＲＥＳＳ」の商標について，我が国において広く認識され，周知，著名となるに至っていると認めることはできない。
したがって，本願図柄部分は，周知，著名性の観点からしても，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字部分との間において，「『ＮＯ．５５５ＳＴＡＴＥ    ＥＸＰＲＥＳＳ』の展開する『ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ』という商品シリーズ」というような観念のみが生じるような，明確かつ支配的な主従関係があるものとは直ちに看取し難く，それぞれに相応して生じる独立した自他商品識別標識としての印象が否定されるものではないから，本願商標に接する取引者や需要者は，図柄部分が併記されていたとしても，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字部分も独立した要部として認識し，取引をするというべきである。
エ原告は，本願商標は，たばこのパッケージデザインの商標であるところ，たばこパッケージは，図形や銘柄（ブランド・商標）が目立つ態様で記載され，その余の部分に品質等を表示する語が記載されるのが一般的であるから，本願商標のうち，出所識別機能を発揮するのは，メインブランドである「Ｎｏ．５５５ＳＴＡＴＥＥＸＰＲＥＳＳ」を含む本願図柄部分であり，小さく書かれた「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の欧文字部分は，たばこの品質や種類を表した記述的な表記であると認識するのが自然であると主張する。
(ｱ)しかし，本件指定商品は，「たばこ」以外にも「電子たばこ，電子たばこ用液体」等も含んでおり，その指定商品中「たばこ」のみの取引の実情をいう原告の主張は，本件指定商品の範囲を恣意的に限定して解釈しようとするもので，前提において誤りである。また，原告は，本件指定商品全般において，原告主張のような商慣習があることを示す証拠を提出していない。さらに，本件指定商品中「たばこ」との関係においても，その使用態様は商品パッケージデザインとしての使用に限られるものではなく，その他にも，商品そのものに付す場合や，広告，取引書類等に付す場合なども十分あり得るから，本願商標が原告主張のような使用態様に限って使用されることを前提とする主張には根拠がない。(ｲ)商品の包装の上部に，他の構成文字等からは間隔を設けて商標を顕著に表示することは，商標の表示方法として広く一般的に採択されていることが明らかであるから，本件指定商品における取引者や需要者が，包装の上部に表示された文字部分は，商標を表示したものと認識，理解することに特段の支障はなく，それに反して，その配置のみをもって品質表示であると理解する方が不自然である。そして，たばこを含む本件指定商品と関連する商品についても，商品又はその包装の上部に，商標となり得る文字を，他の構成文字とは視覚上分離して記載する事例もある（乙１２～１９）。
オ原告は，引用商標の商標権者は，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字を，パッケージの上端部に，小さく記述的に使用しており，このような使用態様から見ても，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」という言葉が，市場において識別力の弱い言葉として使用されていることは明らかであると主張する。


しかし，商標の類否判断に当たり考慮することのできる取引の実情とは，その指定商品全般についての一般的，恒常的なそれを指すものであつて，単に該商標が現在使用されている商品についてのみの特殊的，限定的なそれを指すものではないところ，引用商標の現在又は特定の時点における使用態様は，恒常的かつ一般的な取引の実情を示すものでもなく，単に一時点における限定的な実情を示すにすぎないから，商標の類否を判断するに際して考慮することは適切とはいえない。カ原告は，本件審決は過去の審決例と矛盾すると主張する。しかし，商標及びその類似の判断は，個別の商標をそれぞれ個別に比較して判断すべきものであるから，過去の審決例によりその判断が左右されるものではない。キ原告は，たばこ商品に関しては，商標の称呼のみで取引されるケースはほとんどなく，また，主要銘柄を省略して取引されることは考えられないから，本願商標において種類名を示す「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の部分のみに注目して実際の取引が行われることは皆無であり，必ず，パッケージデザイン全体及び主要銘柄「Ｎｏ．５５５ＳＴＡＴＥ    ＥＸＰＲＥＳＳ」を確認，認識して取引がされると主張する。
しかし，本件指定商品は，「たばこ」以外の「電子たばこ，電子たばこ用液体」等も含んでおり，その指定商品中「たばこ」のみの取引の実情をいう原告の主張は，本件指定商品の範囲を恣意的に限定して解釈しようとするもので，前提において誤りである。また，原告は，本件指定商品全般において，原告主張のような商慣習があることを示す証拠を提出していない。さらに，本件指定商品中「たばこ」の販売についても，原告主張の販売経路に加えて，インターネット等の通信販売もあり得るものであり（乙２０～２２），このようなインターネット通信販売では，名称から生じる称呼に基づき商品検索等もされ得る。実際に「シグネチャー」の文字で検索すると，検索結果として引用商標の商標権者の商品が表示される（乙２３，２４）。したがって，本願商標と引用商標との比較において，称呼における共通性を軽視することは適切ではない。
加えて，原告の商品は，前記ウのとおり，国内における一般的な流通経路を通じて販売されているかは明らかではなく，本願商標に係る商品も，原告主張のような販売経路を経るかどうかは確かでないから，その主張自体が前提を欠くものである。ク原告は，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」という文字を含む登録商標が，指定商品が抵触するにもかかわらず，引用商標と併存しているから，引用商標「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の商標としての力が極めて弱いと主張する。しかし，商標及びその類似の判断は，個別の商標をそれぞれ個別に比較して判断すべきものであるから，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」（Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ）の文字を含む登録例が存在することにより，本願商標についての判断が左右されるものではない。
ケ原告は，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」という言葉は，たばこ製品に好んで使用されているところ，この言葉がメインブランドとして使用されている事実はなく，記述的意味において使用されているから，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」という言葉は，独立した識別標識として機能していない旨主張する。
しかし，原告の指摘する使用例（甲２２～２５）は，すべて英語で表記された海外における使用例に関するもので，国内における使用例ではないばかりか，それらの中には，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥＢＬＥＮＤ」，「ｓｉｇｎａｔｕｒｅ／ＢＬＥＮＤＳ」（甲２２，２３）のように，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」（ｓｉｇｎａｔｕｒｅ）の語を他の語と結合して，複合語として意味上の連想を容易にしたものも含まれているため，これらの使用例をもって，我が国の一般の取引者や需要者をして，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の語が，単独で商品の品質を表示する語として認識されていることを示すものということはできない。
第３当裁判所の判断
１事実認定
後掲証拠によると，以下の各事実が認められる。
(1)「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の意味等について
ア「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」についての辞書の記載
各種の辞書やウェブサイトには，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の意味について，名詞としては「署名，サイン，しるし，特徴，特色，合図，薬の用法・注意」などの意味が，形容詞としては「特徴的な，典型的な，代表的な，特製の，お勧めの，とっておきの，署名を入れられるほど自信のある，上等な，優秀な，立派な」などの意味があると記載されており，また，「シグネチャーモデル」について，「著名人や芸能人の名前を付けたモデルや，その人物が使っているものと同じ特別仕様モデル」と説明されている（甲２，３，３３～３５，４４～４９，乙２，６）。イたばこ業界における「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の使用状況以下のとおり，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字の表示があるたばこのパッケージがウェブサイトに掲載されている。なお，これらのウェブサイトは英語で表示されている。
(ｱ)ＤＵＮＨＩＬＬ（甲２２）
たばこのパッケージの中央よりやや上の部分に，「ＤＵＮＨＩＬＬ」等の文字と図形が表示され，その直ぐ上に，小さな文字で「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥＢＬＥＮＤ」との文字が表示されている。
(ｲ)ＣＡＭＥＬ（甲２３）


たばこのパッケージの最上部に「ＣＡＭＥＬ」との文字が表示され，その直ぐ下に「ｓｉｇｎａｔｕｒｅ」との文字が，上記の「ＣＡＭＥＬ」の文字よりも若干小さく表示され，中央部やや下にらくだの図形が表示されている。
(ｳ)Ｄａｖｉｄｏｆｆ（甲２４）
葉巻のケースの最上段に「Ｄａｖｉｄｏｆｆ」との文字が表示され，その直ぐ下に「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」との文字が，さらにその直ぐ下に「２０００」との文字が，いずれも上記の「Ｄａｖｉｄｏｆｆ」の文字の半分程度の大きさで表示されている。
(ｴ)Ｗ．Ｏ．Ｌａｒｓｅｎ（甲２５）
パイプたばこの葉のケースの最上段に図形と「Ｗ．Ｏ．Ｌａｒｓｅｎ」等の文字が表示され，その直ぐ下に，円形の郭内に人の肖像が描かれ，さらにその直ぐ下に「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」との文字が，上記の「Ｗ．Ｏ．Ｌａｒｓｅｎ」より少し小さく表示されている。
ウたばこ以外における「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の使用状況(ｱ)ヨネザワ楽器の開設する通信販売サイトにおいて，ドラマーのＴｏｍｏｙａのシグネチャーモデルのドラムスティックが販売されており，同ドラマスティックには，「Ｔｏｍｏｙａ▶ＳＩＧＮＡＴＵＲＥＭＯＤＥＬ」との記載がある（甲２６）。
(ｲ)「楽器のツボ」というウェブサイトにおいて，ギタリストの布袋寅泰のシグネチャーモデルのギターが紹介されており，同サイトには，「『布袋寅泰シグネチャーモデル』をご紹介します。」との記載がある（甲２７）。(ｳ)「サウウェブ」というウェブサイトにおいて，歌手の稲葉浩志のシグネチャーモデルのハーモニカが紹介されており，同サイトには，「稲葉浩志シグネチャーモデルハーモニカ『ＫｏｓｈｉＩｎａｂａ    ＳｉｇｎａｔｕｒｅＢｌｕｅｓＨａｒｐ』届いたのでレビュー」との記載がある（甲２８）。(ｴ)株式会社開放倉庫の開設する通信販売サイトにおいて，プロＢＭＸライダーであるナイジェルシルベスターのシグネチャーモデルの時計が販売されており，同サイトには，「ＣＡＳＩＯＧ－ＳＨＯＣＫ    ナイジェルシルベスターシグネチャーモデル」との記載がある（甲２９）。
(ｵ)「Ｇｒｅｓｓｉｖｅ」というウェブサイトにおいて，二人のトップアスリート（ウェイド・バンニーキルク，ムタズ・エサ・バルシム）のシグネチャーモデルとして，時計が紹介されている（甲３０）。
(ｶ)「中古ゴルフクラブ通販   ゴルフエース」という通信販売サイトにおいて，ＲＪベティナルディのシグネチャーモデルのゴルフクラブが販売されており，同サイトには，「ＲＪベティナルディシグネチャーモデル１    オリジナルスチール」との記載がある（甲３１）。
(ｷ)「あじゃーるの『あれ？今日なにしてたっけ？』と言わないようにする！」とのウェブサイトにおいて，マイケル・ジョーダン他１３名の有名なバスケットボール選手のシグネチャーモデルのバスケットシューズのロゴが紹介されており，同サイトには，「オールスターでは選手の履くバッシュも特別仕様でカッコいいのだ！！選手のバッシュを見ると各メーカーの認められたごく一部の選手にのみ作られるのが選手オリジナルモデル，通称『シグネチャーモデル』」との記載がある（甲３２）。
エ「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」が含まれる登録商標
たばこ等を指定商品とする登録商標のうち，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字を含むものとして，以下の登録商標がある（「／」は改行を示す。以下同じ。）。(ｱ)「Ｖｏｇｕｅ／ＬＡ   ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」（登録第５６８７２５１号）
（甲８）
(ｲ)「Ｖｏｇｕｅ   ＬＡＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」（登録第５６９４６９６号）
（甲９）
(ｳ)「ＣＡＦÉ／ＩＱＯＳｉｇｎａｔｕｒｅ」（登録第６０１５０１４号）
（甲１０）
(ｴ)「ＩＱＯＳｉｇｎａｔｕｒｅ」（登録第６０１５０１８号）（甲１１）(ｵ)「ＰＨＩＬＩＰ    ＭＯＲＲＩＳ／ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」（国際登録第８１８７６３号）（甲１２）
(2)たばこ等のパッケージについて（甲４２，５４～８０，乙１２～１５）アたばこのパッケージは，概ね，目立つ位置に目立つ態様で，メインブランドを示す文字や図形が表示されており，当該メインブランドにおいては，味やタール含有量等の違いによって，複数の種類のたばこが用意されており，同種類を示す文字（以下「第２表示」という。）が，メインブランドを示す文字の直近や離れた位置に，メインブランドに比べると目立たない態様で表示されている。第２表示がパッケージの最上部に配置されているものもある。


第２表示としては，「ＯＲＩＧＩＮＡＬ」，「ＧＯＬＤ」，「ＭＥＮＴＨＯＬ」，「ＬＩＧＨＴＳ」，「ＣＡＢＩＮＲＥＤ」，「ＣＡＳＴＥＲ    ＷＨＩＴＥ」，「ＳＰＡＲＫ」，「Ｌｕｃｋｉｅｓ」など様々なものがある。
イ加熱式たばこのパッケージでは，たばこのメインブランドと加熱たばこのメインブランドが大きく目立つように表示され，「ＭＥＮＴＨＯＬ」等の文字が小さく表示されている。
電子たばこや電子たばこ用の液体のパッケージでは，たばこのメインブランドが大きく表示され，それよりは目立たない態様で「ＭＥＮＴＨＯＬ」等の文字が表示されている。
(3)「Ｎｏ．５５５   ＳＴＡＴＥＥＸＰＲＥＳＳ」のブランドが知られている程度について（甲４～７，３６～４０，５０～５３，乙７～１１）ア「Ｎｏ．５５５    ＳＴＡＴＥＥＸＰＲＥＳＳ」のブランドは，たばこのブランドとして，１００年以上前から用いられており，同ブランドのたばこは世界各国において販売されてきたが，日本においては，同ブランドのたばこは販売されていない。
イ「Ｎｏ．５５５    ＳＴＡＴＥＥＸＰＲＥＳＳ」のブランドのたばこを販売しているブリティッシュ・アメリカン・タバコ・カンパニー（以下「ＢＡＴ」という。）は，１９８０年代からラリーレーシングチームのスポンサーとなり，平成５年から平成１５年までの間は，スバル自動車株式会社（以下「スバル」という。）のレーシングチームのスポンサーとなり，同レースに使用されるスバルのレーシングカーには，「５５５」のロゴが大きく表示されていた。上記のスバルのレーシングチームは，平成７年から平成９年にかけて３年連続でコンストラクターズタイトルを獲得した。
このスバルのレーシングチームの活躍の影響を受けて，ナンバープレートのナンバーを「５５５」とするスバル車のオーナーも現れ，奈良スバル自動車株式会社は，その開設したウェブサイトの平成２８年１２月１６日付けの記事において，ナンバープレートのナンバーを「５５５」とするスバル車の意味について解説し，その解説の中で，「５５５」はたばこ会社のブランドであると述べ，「５５５」のロゴを大きく表示したスバルのレーシングカーの写真を掲載している。また，ウェブサイトの「ＧＡＺＯＯ」の平成２９年９月２８日付け及び平成３０年１１月３日付けの記事には，「５５５」のロゴを大きく表示したスバルのレーシングカーの写真が掲載され，同ロゴは，たばこのブランドである旨の説明がされており，ウェブサイトの「Ｒａｌｌｙ－Ｍ」の平成２４年１月１０日付けの記事には，上記の写真と同様の写真が掲載され，「５５５」はたばこのブランドである旨の説明がされ，「また『５５５』はＦ１のスポンサーでもあった？そうですが，同会社のラッキーストライクの方が有名みたいです。詳しくは分かりません．．．。」と記載されている。
ウ平成１１年頃から，Ｆ１レースのレーシングチームであるブリティッシュアメリカンレーシング（以下「ＢＡＲ」という。）が，Ｆ１レースにおいて，「５５５」のロゴが大きく表示されたレーシングカー及び「ＬＵＣＫＹＳＴＲＩＫＥ」のロゴが大きく表示されたレーシングカーを使用した。
(4)引用商標の使用態様について（甲４３）
引用商標の商標権者は，メインブランドを「ＧＵＤＡＮＧＧＡＲＡＭ」とするたばこを販売しており，同たばこには，「Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ」，「ＮＵＡＮＮＴＡＲＡ」及び「Ｓｕｒｙａ」等の種類がある。
上記「ＧＵＤＡＮＧＧＡＲＡＭ」ブランドのたばこのうち，サブブランド名を「Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ」とするたばこ（以下「ガラムシグネチャー商品」という。）のパッケージには，以下のものがある。


ア水色のパッケージに，メインブランドを示す「ＧＵＤＡＮＧ／ＧＡＲＡＭ」との文字を黒色で中央下部に，「ＧＡＲＡＭ」を大きく，「ＧＵＤＡＮＧ」をそれより小さく表示し，同文字の上部に多色の円形図形を，高さが「ＧＵＤＡＮＧ／ＧＡＲＡＭ」と同程度で，幅が「ＧＵＤＡＮＧ／ＧＡＲＡＭ」の半分程度の大きさで表示し，最上部に筆記体の「Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ」の文字を，「ＧＵＤＡＮＧ」と同程度の大きさの白色で表示し，「Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ」の直下に「ＭＩＬＤ」の文字を，ゴシック体の黒色で「Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ」の文字より小さく表示したものイ緑色のパッケージに，メインブランドを示す「ＧＵＤＡＮＧ／ＧＡＲＡＭ」との文字を白色で中央下部に，「ＧＡＲＡＭ」を大きく，「ＧＵＤＡＮＧ」をそれより小さく表示し，同文字の上部に多色の円形図形を，高さが「ＧＵＤＡＮＧ／ＧＡＲＡＭ」と同程度で，幅が「ＧＵＤＡＮＧ／ＧＡＲＡＭ」の半分程度の大きさで表示し，最上部に筆記体の「Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ」の文字を，「ＧＵＤＡＮＧ」と同程度の大きさの白色で表示し，「Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ」の直下に「ＭＥＮＴＨＯＬＭＩＬＤ」の文字を，ゴシック体の黒色で「Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ」の文字より小さ
く表示したもの
２前記１の事実認定に基づき，本願商標と引用商標の類否について検討する。(1)商標の類否は，対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に，商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが，それには，そのような商品に使用された商標がその外観，観念，称呼等によって取引者，需要者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に考察すべきであり，かつ，その商品の取引の実情を明らかにしうる限り，その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である（最高裁昭和３９年（行ツ）第１１０号同４３年２月２７日第三小法廷判決・民集２２巻２号３９９頁参照）。また，複数の構成部分を組み合わせた結合商標については，各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない場合は，一つの称呼，観念が他人の商標の称呼，観念と同一又は類似であるといえないとしても，他の称呼，観念が他人の商標のそれと類似するときは，両商標はなお類似するものと解するのが相当である（最高裁昭和３７年（オ）第９５３号同３８年１２月５日第一小法廷判決・民集１７巻１２号１６２１頁参照）。
(2)本願商標の外観について


ア本願商標は，前記第２の２(1)のとおりの外観であり，濃紺色で塗りつぶした縦長長方形（本願素地）内の最上部中央に「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の欧文字を茶色で横書きしてなり，かなり間を空けて，同長方形内の中央部分に，図形と文字との組合せ部分（本願図柄部分）を配した構成からなる結合商標であるが，本願図柄部分は，茶色の太線で大きく表された円輪郭内（内部は黒地である。）に，「ＮＯ．」，「５５５」及び「ＳＴＡＴＥＥＸＰＲＥＳＳ」の各文字（「５５５」の数字は，他の文字に比して大きく表されている。）を茶色で三段に横書きした部分（本願円図形）と，本願円図形の上部に，紋章風の図形（本願紋章部分）とをまとまりよく配した構成からなり，本願紋章部分は，王冠，円内に「ＳＥ」の文字を結合しモノグラム状に表した図形，２匹の仮想動物風の図形並びに「ＳＥＭＰＥＲ」及び「ＦＩＤＥＬＩＳ」の各欧文字の記載がある２本のリボン状の図形等からなり，文字部分は縦長長方形と同じ濃紺色とし，それ以外を茶色としたものである。イ本願商標においては，本願円図形は，本願素地の縦の約４割，横の約６割の大きさで，ほぼ中央に配置され，本願円図形の直ぐ上に，本願紋章部分が配置され，本願円図形と本願紋章部分を合わせた縦の長さは，本願素地の約半分となると認められるから，本願図柄部分は，相当に目立つ態様で表示されているといえる。一方，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字は，上記のとおり，本願素地の最上部中央に，本願図柄部分とは離れて表示されているところ，その大きさは，本願円図形内の「５５５」の文字と比較すると，横は同程度，縦は半分程度であり，「ＮＯ．」や「ＳＴＡＴＥＥＸＰＲＥＳＳ」の文字より若干大きいこと，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字と本願図柄部分との間には間隔が空いており，その間隔は，本願図柄部分の縦の長さの約３分の１，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字の高さの約５倍，本願素地の縦の長さの約１５％に相当するものであって，両者が一見して離れていると認識されること，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字は，本願円図形内の「ＮＯ．５５５ＳＴＡＴＥ    ＥＸＰＲＥＳＳ」の文字や本願紋章部分と，それ自体で何らかの関連性があるとは認識されないことを総合考慮すると，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字は，本願図柄部分と一体のものとは認識できず，また，相応に目立つ態様で表示されているというべきである。
(3)「ＮＯ．５５５   ＳＴＡＴＥＥＸＰＲＥＳＳ」のブランドが知られてい
る程度について
アラリーチームにおける宣伝広告活動について
前記１(3)のとおり，ＢＡＴは，スバルのラリーレースのレーシングチームのスポンサーとなり，同レースに使用されるスバル車には，「５５５」のロゴが大きく表示されていたところ，同レーシングチームは，平成７年から平成９年にかけて３年連続でコンストラクターズタイトルを獲得したことなどからすると，その頃のラリーレースに興味を持つ者の間では，「５５５」のブランドは相応に知られていたものと認められる。
しかし，日本において，上記のラリーレースに興味を持っている者がどの程度いたのかは明らかではなく，また，上記のラリーレースがテレビで放映されていたのかやその他のメディアで上記レースの状況がどの程度取り上げられていたかも明らかではないから，上記のラリーレースでの宣伝広告活動によって，日本において，「５５５」のブランドは，ラリーレースに興味を持つ限られた範囲の者には知られるようになったということはできるが，それ以上に，一般的に，本件指定商品の取引者や需要者（喫煙者やこれから喫煙をしようとしている成人）に知られるようになったと認めることはできない。
また，前記１(3)のとおり，ＢＡＴがスバルのレーシングチームのスポンサーとなっていたのは平成１５年までであるところ，本件審決時までには，上記のスポンサー契約を解消してから約１５年経過していることからすると，本件審決時に近い時期においても，複数のウェブサイトで，「５５５」のロゴを大きく表示したスバルのレーシングカーの写真が掲載されるなどしていることを考慮しても，本件審決の時点では，上記のラリーレースにおける宣伝広告活動の効果は限定的であるというほかない。
イＦ１レースにおける宣伝広告活動について
前記１(3)のとおり，平成１１年頃から，ＢＡＲは，「５５５」のロゴが大きく表示されたレーシングカーを使用してＦ１レースに参戦している。しかし，同レースがテレビで放映されていたのかやその他のメディアで上記レースの状況がどの程度取り上げられていたかは明らかではない。また，ＢＡＲは，「ＬＵＣＫＹＳＴＲＩＫＥ」のロゴの表示があるレーシングカーも使用しており，ウェブサイトの「Ｒａｌｌｙ－Ｍ」には，「また『５５５』はＦ１のスポンサーでもあった？そうですが，同会社のラッキーストライクの方が有名みたいです。詳しくは分かりません」と記載されている。
これらのことからすると，Ｆ１レースにおける上記宣伝活動によって，一般的に「５５５」ブランドが，本件指定商品の取引者や需要者に知られるようになったとまで認めることはできない。
また，「５５５」のロゴが大きく表示されたレーシングカーがいつまで使用されていたのかも明らかではない。
ウそして，前記１(3)のとおり，「ＮＯ．５５５    ＳＴＡＴＥＥＸＰＲＥＳＳ」のブランドのたばこは，日本において販売されていないことを併せて考慮すると，日本において，本件指定商品の取引者や需要者の間で，同ブランドが知られている程度は相当に低いものと認められる。
(4)「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の識別力について


ア前記１(1)アのとおり，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字は，「署名，サイン，特徴，特徴的な，典型的な，代表的な，特製の」等の多様な意味を有するところ，日本において，「署名，サイン」以外の意味が一般的に知られているとは認められないから，本件指定商品の取引者や需要者は，本願商標の「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」を「署名，サイン」という意味で理解するか又は「署名，サイン」という意味が本願商標においてどのような意義を有するかを理解することが困難であることから，意味を理解できないものというべきである。本願商標の「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」が，「シグネチャーブランド」，「特徴的な銘柄」，「代表的な銘柄」などと，指定商品の性質等を説明したものと認識されるとは認められない。イ(ｱ)前記１(1)イのとおり，複数のブランドのたばこのパッケージやケースに「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」や「ｓｉｇｎａｔｕｒｅ」の文字が表示されているが，原告が提出した証拠における使用例は，四つのブランドにおける使用例のみであり，また，これらの使用例を紹介したウェブサイトは，いずれも英語で表示されたウェブサイトであり，上記のたばこが日本において販売されていると認めるに足りる証拠もないから，同使用例のみから，日本において，たばこのパッケージ等に「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字が表示された場合に，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の語が「シグネチャーブランド」，「特徴的な銘柄」，「代表的な銘柄」の意味を有すると認めることはできないし，他に，この事実を認めるに足りる証拠はない。(ｲ)前記１(1)ウのとおり，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」という語について，「シグネチャーモデル」の使用例があることが認められ，また，「シグネチャー」という語について，「シグネチャーモデル」，「シグネチャーブランド」，「シグネチャーアイテム」等の使用例があることを紹介しているウェブサイトがあることが認められる（甲３３，３４）ものの，このことから直ちに，日本において，「シグネチャーモデル」，「シグネチャーブランド」，「シグネチャーアイテム」等の言葉が一般的に知られていると認めることはできない。
また，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」という語を，人物の名前等を併記せずに単独で使用した場合に，「シグネチャーモデル」，「シグネチャーブランド」，「シグネチャーアイテム」等を意味するということはできないし，一般的に，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」という言葉から，「シグネチャーモデル」，「シグネチャーブランド」，「シグネチャーアイテム」等が連想されるということもできない。
(ｳ)したがって，上記(ｱ)，(ｲ)の使用例があることは，上記アの認定を左右するものではない。
(5)取引の実情について
ア前記１(2)で認定したとおり，たばこのパッケージは，概ね，目立つ位置に目立つ態様で，メインブランドを示す文字や図形が表示されており，当該メインブランドにおいては，味やタール含有量等の違いによって，複数の種類のたばこが用意されており，同種類を示す文字（第２表示）が，メインブランドを示す文字の直近や離れた位置に，メインブランドに比べると目立たない態様で表示されている。そして，第２表示としては，「ＭＥＮＴＨＯＬ」や「ＬＩＧＨＴＳ」といった味やタール量を連想させる文字があるものの，「ＣＡＢＩＮＲＥＤ」，「ＣＡＳＴＥＲＷＨＩＴＥ」，「ＳＰＡＲＫ」，「Ｌｕｃｋｉｅｓ」等，味やタール量と関連しない文字もあり，これらの文字は，当該たばこの性質等を説明したものではなく，本件指定商品の取引者や需要者から商標として認識されるものと認められる。このように，たばこのパッケージに表示される第２表示が，必ず商品の性質等を示す説明的な記載となることはなく，また，本件指定商品の取引者や需要者も，第２表示が，たばこの性質等を示すものと認識するとは限らないというべきである。この点，原告は，たばこ業界においては，取引者や需要者は，メインブランドが出所識別標識であると認識していると主張するが，上記の「ＣＡＢＩＮＲＥＤ」，「ＣＡＳＴＥＲＷＨＩＴＥ」等の第２表示の例からも明らかなように，第２表示が出所識別標識として使用されることもあるのであるから，原告の上記主張は理由がない。


イ前記１(4)のとおり，引用商標の商標権者は，メインブランドを「ＧＵＤＡＮＧＧＡＲＡＭ」とするたばこを販売しており，同たばこには，「Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ」，「ＮＵＡＮＮＴＡＲＡ」及び「Ｓｕｒｙａ」等の種類があるところ，前記１(4)で認定した事実からすると，上記のガラムブランドの商品のうちの「Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ」の文字は，複数の種類があるガラムブランドの商品のうちの一つの種類であるガラムシグネチャー商品を示す商標として使用されており，また，同商品のパッケージを見た取引者や需要者も，そのように認識するものと認められる。この点，原告は，引用商標の商標権者は，引用商標を，パッケージの上端部に，小さく「ＳｉｇｎａｔｕｒｅＭＩＬＤ」，「Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ    ＭＥＮＴＨＯＬ」と表示して使用しており，商標として使用していない旨主張する。しかし，前記１(4)のとおり，「Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ」の文字は，「ＭＩＬＤ」や「ＭＥＮＴＨＯＬＭＩＬＤ」とは一連に表示されておらず，「ＭＩＬＤ」や「ＭＥＮＴＨＯＬＭＩＬＤ」よりも大きく，また，異なる書体や色で表示されているから，「ＭＩＬＤ」や「ＭＥＮＴＨＯＬＭＩＬＤ」とは独立した表示として認識されるものであって，出所識別標識として使用されているものと認められる。したがって，原告の上記主張は理由がない。
(6)結論
ア以上のとおり，①本願商標の外観上，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字は，本願図柄部分と一体のものとは認識できず，また，相応に目立つ態様で表示されていること，②日本における「ＮＯ．５５５ＳＴＡＴＥ    ＥＸＰＲＥＳＳ」又は「５５５」のブランドが知られている程度は相当に低いこと，③本願商標の「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」は，「署名，サイン」という意味に理解されるか又は意味を理解できないものであって，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」が「シグネチャーブランド」，「特徴的な銘柄」，「代表的な銘柄」の意味で理解されるとは認められないこと，④たばこのパッケージに表示される第２表示は，必ずしも，商品の性質等を示す説明的な記載となるとは限らないこと，⑤引用商標の商標権者の引用商標の使用状況を考慮し得るとしても，引用商標の商標権者は，「Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ」の文字をたばこのパッケージにおいて，出所識別標識として表示していることを総合考慮すると，本願商標に接した者は，通常，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字を本願図柄部分とは独立して認識するものということができるから，同文字を本願図柄部分から分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認めることはできないというべきである。
したがって，本願商標と引用商標との類否を検討するに当たっては，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の部分を抽出して，この部分と引用商標との類否を検討し，両者が類似するときは，両商標は類似するものと解するのが相当である。そうすると，本願商標の「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の部分と引用商標とは，称呼，外観及び観念のいずれにおいても，共通するから，本願商標は，引用商標と類似する。
イ(ｱ)原告は，結合商標の一部を分離，抽出して商標の類否を判断することは，「その部分が取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合」や「それ以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないと認められる場合」などの例外的な場合に限られるべきであると主張する。
しかし，原告が挙げる上記の場合以外にも，各構成部分がそれらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない場合には，分離観察が許されると解するのが相当であり，本願商標の「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の部分を抽出して商標の類否を判断することができることは上記アのとおりである。
(ｲ)原告は，たばこの消費者は，店頭や自動販売機に陳列された商品のパッケージを目視し，商品の銘柄，パッケージのデザイン・色等を確認してから購入するから，たばこに関しては，商標の称呼のみで取引されるケースはほとんどないこと，たばこの購入に当たっては，「主要銘柄」，「種類名」，「商品パッケージのデザイン」という三つの要素が重要となるところ，そのうち，「主要銘柄」と「商品パッケージのデザイン」が自他商品識別標識となることからすると，本願商標において種類名を示す「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の部分のみに注目して実際の取引が行われることは皆無であり，必ず，パッケージ全体のデザイン及び主要銘柄「Ｎｏ．５５５ＳＴＡＴＥＥＸＰＲＥＳＳ」を確認，認識して指定商品の取引がされると主張する。


平成２４年８月２８日判決言渡
平成２３年（行ケ）第１０３８１号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２４年６月２８日
判決
原            告            日本ロ   レアル   株式会   社訴訟代理人弁護士            喜田    村      洋      一訴訟代理人弁理士            園      田      吉      隆同                          小      林      義      教被            告            Y訴訟代理人弁護士            山      田      威一    郎訴訟代理人弁理士            立      花      顕      治同                          山      下      未知    子
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が，無効２０１１－８００００８号事件について，平成２３年１０月１２日にした審決を取り消す。
第２当事者間に争いのない事実
１特許庁における手続の経緯等
被告は，発明の名称を「繰り出し容器」とする特許第４３５６９０１号（平成１９年３月１日出願，平成２１年８月１４日設定登録。請求項数は５。以下「本件特許」という。）の特許権者である。原告は，平成２３年１月１４日，本件特許について無効審判の請求（無効２０１１－８００００８号事件）をし，同年４月４日，被告は訂正請求書を提出した（以下「本件訂正」という。）。特許庁は，同年１０月１２日，「訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。審判費用は，請求人の負担とする。」との審決をし，その謄本は，同月２０日，原告に送達された。
２特許請求の範囲
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項１ないし請求項５の記載は，次のとおりである（甲７。以下，請求項１ないし請求項５記載の発明を，それぞれ「本件発明１」ないし「本件発明５」といい，これらを総称して「本件発明」という。）。また，本件訂正後の特許請求の範囲，発明の詳細な説明及び図面を総称して「本件明細書」ということがある（甲６，甲７。なお，本件訂正において，発明の詳細な説明及び図面の記載に変更はない。別紙１の図２及び図４は，本件明細書に添付された図面である。）。
【請求項１】
内周面に螺旋溝（３ａ）を設けた筒状の外筒部（３）内に，上下方向にガイド孔（４ａ）を有した筒状の内筒部（４）を相対回転可能に収容し，この内筒部（４）内に，ガイド孔（４ａ）を貫通し外筒部（３）の螺旋溝（３ａ）に係合する主導突起（５ａ）を設けた筒状の受皿（５）を収容し，外筒部（３）に対して内筒部（４）を相対回転させることにより受皿（５）が内筒部（４）内を螺旋溝（３ａ）に沿って上下方向に移動可能とした繰り出し容器において，内筒部（４）の外壁に水平方向に突き出す変形可能な突片部（６）を設け，内筒部（４）を外筒部（３）に収容する際に，突片部（６）が外筒部（３）に押し倒されて斜め下方に変形され，分別時においても突片部（６）が変形していることで，使用済み確認を可能にしたことを特徴とする繰り出し容器。
【請求項２】
突片部（６）に当接する係合面（７）を外筒部（３）の内周面に設け，内筒部（４）において，突片部（６）よりも下方には，径方向外方に突出する部分が設けられ，係合面（７）が設けられた外筒部（３）の下端部は，前記突出する部分に対向配置されることを特徴とする請求項１記載の繰り出し容器。
【請求項３】
突片部（６）に弾性変形可能な先端部（６ａ）を設けたことを特徴とする請求項１記載の繰り出し容器。
【請求項４】
突片部（６）が当接する係合面（７）の最下部に段部（１６）を設けたことを特徴とする請求項１記載の繰り出し容器。
【請求項５】
突片部（６）が当接する係合面（７）を透明にしたことを特徴とする請求項１記載の繰り出し容器。
３審決の理由
(1)別紙審決書写しのとおりである。その判断の概要は以下のとおりである。ア請求人（原告）は，「本件発明は，特許法に規定された発明ではないので，同法２９条１項柱書きの規定により特許を受けることができず，本件発明についての特許は同法１２３条１項２号の規定により無効とされるべきである。」（無効理由１）旨主張するが，本件発明は，特許法上の発明に該当するものであり，無効理由１により本件特許を無効とすることはできない。
イ原告は，「本件発明は，産業上利用することができないので，特許法２９条１項柱書きの規定により特許を受けることができず，本件発明についての特許は同法１２３条１項２号の規定により無効とされるべきである。」（無効理由２）旨主張するが，本件発明は，産業上利用することができる発明であり，無効理由２により本件特許を無効とすることはできない。


ウ原告は，「本件発明は，甲１（登録実用新案第３１１６２５６号公報）又は甲２（仏国特許出願公開第２７８７９７０号明細書及びその全文訳）に記載された発明と同一であるから，特許法２９条１項３号の規定により特許を受けることができず，本件特許は同法１２３条１項２号の規定により無効とされるべきである。」（無効理由３）旨主張するが，本件発明は，甲１に記載された発明（以下「甲１発明」という。）であるとも甲２に記載された発明（以下「甲２発明」という。）であるともいえないから，無効理由３により本件特許を無効とすることはできない。エ原告は，「本件発明は，甲１ないし甲４に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができず，本件特許は同法１２３条１項２号の規定により無効とされるべきである。」（無効理由４）旨主張するが，本件発明１は，技術常識を併せてみても，甲１～４に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとすることはできず，本件発明２～５は，本件発明１の構成をその構成の一部とするものであるから，同様の理由により，甲１～４に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとすることはできない。本件発明は，甲１～４に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとすることはできないから，無効理由４により本件特許を無効とすることはできない。オ原告は，「本件発明は，発明の詳細な説明に記載されたものではないので，特許法３６条６項１号の規定により特許を受けることができず，本件特許は同法１２３条１項４号の規定により無効とされるべきである。」（無効理由５）旨主張するが，本件発明は，発明の詳細な説明に記載したものであり，無効理由５により本件特許を無効とすることはできない。
カしたがって，原告の主張する理由及び証拠方法によっては，本件発明に係る特許を無効とすることはできない。
(2)審決が認定した甲１発明及び甲２発明の内容は，以下のとおりである。
ア甲１発明の内容
内周面に螺旋導入槽１７を設けた筒状の嵌合管１６内に，上下方向にスライド槽１２を有した筒状の内管１０を相対回転可能に収容し，この内管１０内に，スライド槽１２を貫通し嵌合管１６の螺旋導入槽１７に突出進入する凸軸１５を設けた筒状の口紅充填台１４を収容し，嵌合管１６に対して内管１０を相対回転させることにより口紅充填台１４が内管１０内を螺旋導入槽１７に沿って上下方向に移動可能とした口紅ケースにおいて，内管１０の周囲縁上に突出排列する弾性係合固定片１３を設け，嵌合管１６により内管１０の外側を覆う時，弾性係合固定片１３が内管１０の軸線に対して斜めになった状態でその端部において嵌合管１６の内面に接し弾性サポートを形成するようにした口紅ケース。
イ甲２発明の内容
内壁に螺旋溝４を設けた筒状の外筒３内に，長さ方向に延びる溝６を有した筒状の内筒５を相対回転可能に収容し，この内筒５内に，溝６に沿って移動すると同時に外筒３の螺旋溝４に沿って移動する突起８を設けた筒状の受け皿７を収容し，外筒３に対して内筒５を相対回転させることにより受け皿７が内筒５内を螺旋溝４に沿って押し出し及び引込み動作を行う口紅用回転容器において，内筒５の側壁から平面を軸方向と半径方向とに延びる小翼状の可撓性の突起１２を設け，突起１２は，内筒５を外筒３に収容している状態で，内筒５を外筒３に対して一方の方向または他の方向に回転させる際，回転の方向に従って一方あるいは他方に屈曲して，他の方向への回転に対して抵抗を与える口紅用回転容器。
(3)審決が認定した本件発明１と甲１発明，甲２発明との一致点，相違点は，以下のとおりである。
ア本件発明１と甲１発明
(ｱ)一致点
「内周面に螺旋溝を設けた筒状の外筒部内に，上下方向にガイド孔を有した筒状の内筒部を相対回転可能に収容し，この内筒部内に，ガイド孔を貫通し外筒部の螺旋溝に係合する主導突起を設けた筒状の受皿を収容し，外筒部に対して内筒部を相対回転させることにより受皿が内筒部内を螺旋溝に沿って上下方向に移動可能とした繰り出し容器において，内筒部の外壁に突き出す変形可能な突片部を設けた繰り出し容器。」である点。
(ｲ)相違点
ａ突片部について，本件発明１が水平方向に突き出すとしているのに対し，甲１発明は水平方向に突き出すかどうか不明な点。（以下「相違点１」という。）ｂ突片部について，本件発明１が「内筒部を外筒部に収容する際に，突片部が外筒部に押し倒されて斜め下方に変形され，分別時においても突片部が変形していることで，使用済み確認を可能にし」ているのに対し，甲１発明は「外筒部により内筒部の外側を覆う時，変形可能な突片部が内筒部の軸線に対して斜めになった状態でその端部において外筒部の内面に接し弾性サポートを形成するようにし」ている点。（以下「相違点２」という。）
イ本件発明１と甲２発明
(ｱ)一致点
「内周面に螺旋溝を設けた筒状の外筒部内に，上下方向にガイド孔を有した筒状の内筒部を相対回転可能に収容し，この内筒部内に，ガイド孔を貫通し外筒部の螺旋溝に係合する主導突起を設けた筒状の受皿を収容し，外筒部に対して内筒部を相対回転させることにより受皿が内筒部内を螺旋溝に沿って上下方向に移動可能とした繰り出し容器において，内筒部の外壁に突き出す変形可能な突片部を設けた繰り出し容器。」である点。
(ｲ)相違点
ａ突片部について，本件発明１が水平方向に突き出すとしているのに対し，甲２発明は平面を軸方向と半径方向とに延びるとしている点。（以下「相違点３」という。）
ｂ突片部について，本件発明１が「内筒部を外筒部に収容する際に，突片部が外筒部に押し倒されて斜め下方に変形され，分別時においても突片部が変形していることで，使用済み確認を可能にし」ているのに対し，甲２発明は「内筒部を外筒部に収容している状態で，内筒部を外筒部に対して一方の方向または他の方向に回転させる際，突片部は回転の方向に従って一方あるいは他方に屈曲して，他の方向への回転に対して抵抗を与える」ようにしている点。（以下「相違点４」という。）
第３当事者の主張
１取消事由に係る原告の主張


審決には，(1)本件発明が特許法上の発明に該当すると判断した誤り（取消事由１），(2)本件発明の産業上の利用可能性に関する認定の誤り（取消事由２），(3)本件発明の新規性に関する認定の誤り（取消事由３），(4)本件発明の容易想到性に関する判断の誤り，(5)本件発明が明細書に記載されているとした認定の誤り（取消事由５）があり，これらは，審決の結論に影響を及ぼすから，審決は取り消されるべきである。すなわち，
(1)本件発明が特許法上の発明に該当すると判断した誤り（取消事由１）審決は，本件発明の解決しようとする課題を，「繰り出し容器から分別された部材について，被繰り出し物の用途に応じてリユースをしてはいけない場合や，衛生面に特に配慮が必要な部材を分別後，又は，部材洗浄後にも特定可能とすること」と認定し，課題解決手段を，「繰り出し容器の部材としての内筒部（４）の外壁に水平方向に突き出す変形可能な突片部（６）を設け，内筒部（４）を外筒部（３）に収容する際に，突片部（６）が外筒部（３）に押し倒されて斜め下方に変形され，分別時においても突片部（６）が変形していることで，使用済み確認を可能とする構成を有するもの」とした上，それにより奏される作用効果を，「その部材が，一旦組み込まれた部材や使用済みの部材であることを知らせると共に，取り扱いに何らかの注意が必要であることを喚起し，また，確認することができる」と認定して，本件発明が特許法上の発明に該当すると判断した。
しかし，審決の判断は，以下のとおり誤りである。
ア本件発明が特許法上の「発明」に該当するか否かについては，本件発明の解決課題の技術的意義及び当該課題が本件発明によって解決されたか否かを検討すべきである。
(ｱ)本件明細書の段落【０００８】の記載からすると，本件発明の解決課題は，「繰り出し容器から分別された部材について，被繰り出し物の用途に応じてリユースをしてはいけない場合や，衛生面に特に配慮が必要な部材を分別後，又は，部材洗浄後にも特定可能とすること」であり，本件発明の解決課題に関する審決の認定は誤りである。本件発明の解決課題を上記のように正しく理解すると，審決の認定する課題解決手段の構成によっては，課題が解決されないことが明らかである。なぜなら，変形した突片部が，当該内筒部が組み立てに用いられたことを示すとしても，当該変形は被繰り出し物が何であったかとは無関係に，繰り出し容器が組み立てられたことによって生じ，被繰り出し物の用途に応じてリユースをしてはいけない場合や，衛生面に特に配慮が必要な部材であるか否かについての情報は与えないからである。
(ｲ)また，本件発明の解決課題は技術的意義を有しない，あるいは，本件発明は解決課題を解決しないというべきである。
すなわち，本件明細書において，「分別」は「種類によって分けること。区別すること。」との意味で用いられていると解されるから，繰り出し容器の最外部に外筒を覆う金属スリーブが設けられている構造の場合，「分別」が，当該金属スリーブとプラスチック製の内筒・外筒を分解することを意味することはあっても，いずれもプラスチック材料からなる内筒・外筒を分解することを意味することはない。そうすると，分別後に，突片部６が変形していることを目視できる可能性はないから，使用済み部材であることを容易に確認できる効果はない。仮に，「分別」が「分解」の誤記であるとすると，内筒が使用済みであることは，突片部６が変形していることにより理解されるのではなく，分解されていることにより理解されるから，「突片部（６）が変形していることで，使用済み確認を可能とする」とはいえない。
(ｳ)さらに，「使用済み」の意味を，繰り出し容器に収納された製品が本来の目的に使用されたことと解するならば，製品を本件発明の「分別時においても突片部（６）が変形していることで，使用済み確認を可能とすることを特徴とする」構成は実現不能なものであり，本件発明は解決課題を解決できない。すなわち，製品が本来の目的に使用されたこととは，例えば，口紅として化粧に用いられたことの意味と解される。本件発明において，突片部（６）は「内筒部（４）を外筒部（３）に収容する際に」，「外筒部（３）に押し倒されて斜め下方に変形」するから（本件明細書の特許請求の範囲の請求項１の記載），突片部（６）の変形は，繰り出し容器の組立て時に生じるものであって，その後，収容された棒状化粧料が化粧目的に使用されたか否かとは無関係である。突片部（６）の変形は，繰り出し容器に収納された製品が本来の目的に使用されたか否かの指標にならない。
イ仮に，審決が認定する本件発明の効果を本件発明の解決課題と理解しても，当該解決課題は技術的意義を有しないか，解決することができない課題である。すなわち，分別（分解）によって得られた内筒等の部品が，一旦組み込まれた部材や使用済みの部材であることは本件発明が前提とするところであるから，改めて確認可能にする意味はない。確認可能にする意味があるとすれば，リユースすべきか否かを判断すべき場面において，一旦組み込まれた部材や使用済みの部材と未使用の部材が混じっている場合であるが，未使用の部材がリユースすべきか否かを判断すべき場面に提供されることはないから，「部材が，一旦組み込まれた部材や使用済みの部材であることを知らせる」効果に技術的意義があるとはいえない。また，分別前の繰り出し容器が，「皮膚用化粧品類や殺菌剤の容器」として使用されたものであればその部材のリユースには「取り扱いに何らかの注意が必要である」し，繰り出し容器を「医薬品等の容器」としてリユースする場合は，過去の充填されていた被繰り出し物の特定が必要になるから，「取り扱いに何らかの注意が必要である」が，本件発明の構成は，分別前に使用された被繰り出し物に関する情報とは無関係であるから，上記の意味において「取り扱いに何らかの注意が必要である」か否かの情報を与えない。
ウ以上のとおり，本件発明は，特許法上の「発明」に該当しない。(2)本件発明の産業上の利用可能性に関する認定の誤り（取消事由２）審決は，本件発明は，産業上利用することができる発明である旨認定した。しかし，審決の認定は，以下のとおり誤りである。
本件発明は，発明の解決課題が技術的意義を有しない，あるいは，発明が解決課題を解決しないものであり（上記(1)ア(ｱ)，(ｲ)），発明の構成が実現不能であって，解決課題を解決できない（同(ｳ)）。


したがって，本件発明は，産業上利用できないものである。(3)本件発明の新規性に関する認定の誤り（取消事由３）ア審決は，本件発明１と甲１発明の相違点２に関し，「甲１発明の弾性係合固定片１３は，その後分解したときに，必ず一旦組み込まれた部材や使用済みの部材であることを知らせると共に，取り扱いに何らかの注意が必要であることを喚起し，また，確認することができる程度に塑性変形が残るものである，とまではいえない。」旨認定し，本件発明１が新規性を有するとした。しかし，審決の認定は，以下のとおり誤りである。
本件発明１及び甲１発明には繰り出し容器の材質に関する特定はないから，いずれも繰り出し容器に一般的な，ポリオキシメチレン（ＰＯＭ），ポリプロピレン（ＰＰ），アクリロニトリルブタジエンスチレン（ＡＢＳ）又は類似の材料のようなプラスチック材料が用いられると理解される。これらのプラスチック材料は，歪が２～３％程度の範囲では弾性変形を示し，歪が２～３％を超えると弾性変形に塑性変形が加わる弾塑性挙動を示すことは技術常識である。すなわち，プラスチック材料からなる突片部は，外力が比較的小さく，歪がごく小さい範囲（２～３％程度の範囲）に収まる場合には，外力に対して変形するとともに抵抗力を示すが，外力が解除されると変形はゼロに戻る。しかし，外力がこれよりも大きくなり，歪が前記２～３％程度の範囲を超えると，外力に対して変形して抵抗力を示すことは同様であるものの，外力を解除しても変形の大部分は残ったままになる。これが塑性変形（あるいは塑性歪）である。当業者に自明なプラスチック材料の物性に従えば，突片部に対して甲１の図２のような変形を生じさせた場合，内筒と外筒を分解すれば突片部に生じた変形は殆ど全て（９８％程度）残留し，変形を目視することは容易である。そうすると，「甲１発明の弾性係合固定片１３は，その後分解したときに必ず一旦組み込まれた部材や使用済みの部材であることを知らせる」，「とまではいえない。」との上記審決の認定は誤りである。
また，本件発明１においては，突片部の変形によって内筒が使用済みであることが示されるとしても，「取り扱いに何らかの注意が必要であることを喚起」することはない。なぜなら，「取り扱いに何らかの注意が必要であることを喚起」することが必要になるのは，「皮膚用化粧品類や殺菌剤の容器」（本件明細書の段落【０００６】］）として使用された場合，あるいは，「被繰り出し物の特定が必要になる医薬品等の容器として使用」（本件明細書の段落【０００７】）された場合，すなわち被繰り出し物の内容・用途が「取り扱いに何らかの注意が必要である」場合であるところ，突片部の変形はこれら被繰り出し物の内容・用途とは無関係に，繰り出し容器として組み立てられたことによって生じるからである。そうすると，本件発明１によって達成されない「取り扱いに何らかの注意が必要であることを喚起し」との効果について，甲１発明が当該効果を奏しないことを理由として本件発明１と異なると判断した審決は誤りである。
本件発明１の全ての構成要件は，甲１に記載されており，本件発明１は甲１発明と同一である。
イ審決は，「本件発明２～５は，本件発明１の構成をその構成の一部とするものであるから，上記と同様の理由により，甲１発明と甲２発明の何れとも同一であるとすることはできない。」旨認定した。
しかし，審決の認定は，以下のとおり誤りである。
(ｱ)上記アのとおり，本件発明１は新規性が否定されるものであるから，本件発明１に新規性が認められることを前提とする審決の認定は，前提を欠く。(ｲ)また，本件発明２及び本件発明３を独立に評価しても，以下のとおり，新規性は否定される。
ａ本件発明２は，本件発明１に，「突片部（６）に当接する係合面（７）を外筒部（３）の内周面に設け，内筒部（４）において，突片部（６）よりも下方には，径方向外方に突出する部分が設けられ，係合面（７）が設けられた外筒部（３）の下端部は，前記突出する部分に対向配置されること」との特徴が追加されたものである。しかし，当該係合面（７）を含めて本件発明２の全ての特徴は，甲１に記載されているので新規性がない。すなわち，本件明細書には，上記の追加された特徴に関する記載はないから，「対向配置」の意味については，本件明細書に添付の図２，図３によるほかなく，同図によれば，前記外筒部の下端部のさらに下に内筒部の突出する部分が位置する。対向配置をその意味で理解すると，甲１の図２は全く同じ構造を開示している。
したがって，本件発明２において，本件発明１に付加された特徴は，甲１の図２に図示されており，本件発明２の特徴は全て甲１及び甲２に記載されている。ｂ本件発明３は，本件発明１に，さらに「突片部（６）に弾性変形可能な先端部（６ａ）を設けた」ことを特徴とする。本件発明３においては「弾性変形可能な先端部」と記載されているので，先端部が弾性変形可能であることは明らかであるが，先端部以外は弾性変形可能であるか否かについて限定がない。一方，甲１記載の係合固定片１３は，弾性体である以上当然に「弾性変形可能な先端部」を有する。したがって，本件発明３に記載された特徴は，全て甲１に記載されている。(4)本件発明の容易想到性に関する判断の誤り（取消事由４）審決は，「甲１ないし甲４のいずれにも，相違点２に係る本件発明１に係る構成についての記載も示唆もされているとはいえない。」旨認定し，「本件発明１は，技術常識を併せてみても，甲１～４に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとすることはできず，本件発明２～５は，本件発明１の構成をその構成の一部とするものであるから，同様の理由により，甲１～４に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとすることはできない。」旨判断した。
しかし，審決の判断は，以下のとおり誤りである。
ア相違点２に係る本件発明１の構成である「分別時においても突片部が変形していることで，使用済み確認を可能に」することは容易想到である。すなわち，(ｱ)本件発明１の上記構成は，甲１に開示されていないと解したとしても，当業者にとって自明である。


すなわち，「内筒部を外筒部に収容する際に，突片部が外筒部に押し倒されて斜め下方に変形され」た場合，その変形が，内筒と外筒を分解しても残留する塑性変形であることは当業者には自明である。分解した内筒の突片部には組み立ての際に生じた変形が残留していることは明らかであり，「分別時においても突片部が変形していることで，使用済み確認を可能に」するものであることも当然に理解される。繰り出し容器の形状と材質を前提に考えた場合，組み立てに用いた内筒を分解すれば突片部に使用済みであることが認識できる程度の変形が残ることは，当業者にとって自明のことである。
したがって，甲１記載の繰り出し容器では「突片部が変形しているので使用済みの部材であることを容易に確認することができる」とは言えないとの審決の認定は誤りである。
(ｲ)本件発明１の上記構成は，甲１の記載から容易想到である。すなわち，当業者にとって，繰り出し容器に使用されるプラスチック材料が，例えばＰＯＭを例にとればひずみが２～３％の範囲は弾性変形であるが，ひずみがその範囲を超えるとそれ以上の変形は塑性変形であること，甲１の図２に図示されるような状態における変形はその殆どが塑性変形であることは自明であり，プラスチック材料が弾性変形する，ひずみが２～３％の範囲は，突片部の変形が殆ど目視できないほど小さな変形範囲であることも自明である。
そうすると，同図に接した当業者は，突片部が塑性変形した図であると理解し，分解後にも塑性変形は残留して，図２に示した状態から殆ど変化しないことを理解するから，甲１に接した当業者が，突片部には，分解後に使用済み部材であることを容易に確認できる変形が残ることを理解するのに困難性は無い。さらに，仮に甲１では分解後の突片部に残留する塑性変形が「使用済み部材であることを容易に確認できる」というには不十分であるとしても，当業者にとっては，突片部を大きくするなどして「使用済み部材であることを容易に確認できる」ようにすることは容易である。
イ本件発明２ないし本件発明５が容易想到であることは，以下のとおりである。(ｱ)上記アのとおり，本件発明１は容易想到であるから，本件発明１が容易想到でないことを前提とする審決の認定は前提を欠く。
(ｲ)本件発明２は，本件発明１に甲１ないし甲２に記載された特徴を追加したものであり，容易想到，あるいは単なる設計上の変更であって効果のないものである。すなわち，本件発明２は，本件発明１に「突片部（６）に当接する係合面（７）を外筒部（３）の内周面に設け，内筒部（４）において，突片部（６）よりも下方には，径方向外方に突出する部分が設けられ，係合面（７）が設けられた外筒部（３）の下端部は，前記突出する部分に対向配置されること」との特徴が追加されたものである。本件発明２において付加された構成は，甲１の図２に図示されるとおりであり，また，甲２記載の「外筒（３）端部近傍の内壁に形成された溝（１６）」を設けること等に相当する。
本件発明２の上記形状の特徴がどのような固有の効果を生じるかについては明細書には記載されておらず，設計上のバリエーションに過ぎない。したがって，本件発明１に，甲１ないし甲２に記載された特徴を追加して本件発明２に想到することに困難性はなく，あるいは単なる設計上の変更であって効果のないものである。
(ｳ)本件発明３は，本件発明１に甲１ないし甲２に記載された特徴を追加したものであり，容易想到である。
すなわち，本件発明３は，本件発明１に，さらに「突片部（６）に弾性変形可能な先端部（６ａ）を設けた」ことを特徴とする。本件発明３は，「弾性変形可能な先端部」と記載されるので，先端部が弾性変形可能であることは明らかであるが，先端部以外は弾性変形可能であるか否かについて限定がない。しかし，甲１記載の係合固定片１３及び甲２記載の側壁から浮き出した弾性体からなる突起（１２）は弾性体である以上，当然に「弾性変形可能な先端部」を有するから，本件発明３の特徴は，全て甲１に記載されており，本件発明１に，甲１あるいは甲２に記載された特徴を追加することに困難性はない。
(ｴ)本件発明４は，本件発明１に甲２に記載された特徴を追加したものであり，容易想到である。
すなわち，本件発明４は，本件発明１に，「突片部（６）が当接する係合面（７）の最下部に段部（１６）を設けた」特徴を追加したものである。当該段部（１６）は，甲２に記載されており，「突片部（６）が当接する係合面（７）に段部（１６）を設けた」ことは，甲２記載の「外筒（３）端部近傍の内壁に形成された溝（１６）」を設けることに相当する。甲２記載の繰り出し容器の特徴を甲１記載の繰り出し容器に用いることに困難性はなく，本件発明４は容易想到である。また，本件明細書には，上記構成による効果として，「さらに，突片部６が当接する外筒部３の係合面７に段部１６を設けることにより，分別する際に突片部６が段部１６に引っ掛かり，より大きく変形させることや引きちぎることが可能になる。」（段落【００１３】）と記載される。当該記載は，上記構成によれば，繰り出し容器を分別した際に分別された内筒が分別されたものであることを容易に認識させる効果があるとの趣旨に解釈されるが，分別されたものを分別されたものであると認識させる効果は，本件発明の解決課題を解決せず，その効果は技術的意味を有しないものである。
(ｵ)本件発明５は，本件発明１に甲２に記載された特徴を追加したものであり，容易想到である。
すなわち，本件発明５は，本件発明１に，「突片部（６）が当接する係合面（７）を透明にした」特徴を追加したものである。係合面（７）を透明にすることを含めて本件発明５の全ての特徴は甲２に記載されており，甲２には，側壁から浮き出した弾性体からなる突起（１２）が当接する溝（１６）が形成される外筒（本件特許発明５における，突片部（６）が当接する係合面（７）に相当）はＡＢＳ樹脂からなることが好ましいと記載されているところ，ＡＢＳ樹脂が透明樹脂であることは技術常識である。甲２記載の繰り出し容器の特徴を甲１記載の繰り出し容器に用いることに困難性はなく，本件発明５は容易想到である。また，本件明細書には「突片部（６）が当接する係合面（７）を透明にすることにより両部材（外筒部３・内筒部４）を組み込んだ後にも外観からの確認が可能になる。」（段落【００１４】）との効果が記載されるが，内筒と外筒を組み込んだ状態を見れば組み込んであることが理解されるから，上記の効果の記載は技術的に意味をなさない。


(5)本件発明が明細書に記載されているとした認定の誤り（取消事由５）審決は，「『使用済み部材である事を容易に確認する』という課題は存在するものであり，また，・・・本件発明は，その課題を解決するものであって，発明の詳細な説明に記載されているものである。」と認定した。しかし，審決の認定は誤りである。
本件明細書の段落【０００８】及び【００１０】には，「この発明は，被繰り出し物の用途に応じてリュースをしてはいけない場合や，衛生面に特に配慮が必要な部材を分別後，又は，部材洗浄後にも特定可能な構造の繰り出し容器を得ようとするものである。」，「このように，容器の分別後には突片部６が変形しているので使用済み部材であることを容易に確認することができる。」と記載される。すなわち，本件発明に係る繰り出し容器は，使用済み部材であることを容易に確認することができるように，内筒部の外壁に変形可能な突片部を設けた点が特徴である。「使用済み」を，繰り出し容器として組み立てられたことを意味すると解釈した場合，「使用済み部材であることを容易に確認する」との課題は存在しなくなる。一方，「使用済み」を，製品が本来の目的に使用されたことを意味すると解釈した場合，外壁に変形可能な突片具を設けた内筒部は口紅等の容器として組立てられた時点で突片部が変形しており，本件発明によって「使用済み」か否かを判別することはできない。
発明は課題解決のための技術的手段であるところ，本件明細書には，解決すべき課題（又は発明によって達成される効果）が存在せず，課題を解決するための手段も存在しないか，本件発明によっては課題を解決することができないものである。したがって，本件明細書には，課題解決手段としての発明が記載されておらず，本件発明は，「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」（特許法３６条６項１号）との要件を満たさない。
２被告の反論
審決には，以下のとおり，取り消されるべき判断の誤りはない。(1)取消事由１（本件発明が特許法上の発明に該当すると判断した誤り）に対し原告は，本件発明が特許法上の「発明」に該当しない旨主張する。しかし，原告の主張は，以下のとおり失当である。
ア原告は，本件発明の解決課題を「繰り出し容器から分別された部材について，被繰り出し物の用途に応じてリユースをしてはいけない場合や，衛生面に特に配慮が必要な部材を分別後，又は，部材洗浄後にも特定可能とすること」であると理解すべきことを主張の前提とする。
しかし，原告の主張は，本件明細書の段落【０００８】の記載の解釈を誤ったものであり，失当である。本件明細書のいずれの記載からも，本件発明の解決課題が上記のようなものとは解されない。本件発明の解決課題は，容器の分別後に，分解した部材が使用済みであることを知らせ，使用済みか否かを確認できるようにすることである。かかる確認ができることによって，衛生面等の理由でリユースした容器を使用することが望ましくないような場合には，使用済みの容器の使用を控える等の判断ができるようになる。
したがって，本件発明は，発明の解決課題を解決することができるものであり，特許法上の「発明」に該当するというべきである。
イ原告は，本件発明の効果を本件発明の解決課題と解した場合，本件発明の解決課題は，技術的意義を有しないか，解決することができない課題である旨主張する。
しかし，原告の主張は失当である。
上記アのとおり，本件発明の課題は，容器の分別後に，分解した部材が使用済みであることを知らせ，使用済みか否かを確認できるようにすることである。本件発明の効果は，一度使用された部材を分別し，再利用しようとした場合，使用される部材が一度使用されたものなのか，未だ使用されていない部材なのかを容易に判別することができるようになり，また，再利用する場合，リサイクルの部材と未使用の部材が混入することを防止し，万一，両者が混在した場合には両者を識別できるようになるのであるから，本件発明の課題を解決するものである。また，本件発明は，使用済みの部材に関しては，未使用の部材とは異なるレベルの洗浄や品質チェックなどを行う必要があるという範囲で「取り扱いに何らかの注意が必要であることを喚起し，また，確認することができる」というものであり，繰り出し容器の使用用途に起因した危険性（有害物質が使用された場合の危険性など）を識別できることを意図するものではないから，本件発明の構成は，分別前に使用された被繰り出し物に関する情報とは無関係であり，取り扱いに何らかの注意が必要であるか否かの情報を与えない旨の原告の主張は失当である。したがって，本件発明は，解決課題に対応した作用効果を奏するものというべきである。
(2)取消事由２（本件発明の産業上の利用可能性に関する認定の誤り）に対し原告は，本件発明は，発明の解決課題が技術的意義を有しない，あるいは，発明が解決課題を解決しないものであり，発明の構成が実現不能であって，解決課題を解決できないとして，本件発明は，産業上利用できないものである旨主張する。しかし，原告の主張は，以下のとおり失当である。
上記(1)アのとおり，本件発明の解決課題は，容器の分別後に，分解した部材が使用済みであることを知らせ，使用済みか否かを確認できるようにすることであり，かかる確認ができることによって，衛生面等の理由でリユースした容器を使用することが望ましくないような場合には，使用済みの容器の使用を控える等の判断ができるようになるから，本件発明はその解決課題を解決するものである。また，未使用の部材と使用済みの部材が混ざってしまう（又は混ざったとの疑念が生じる）ことは，リサイクルが普及した場合には当然考えられる事態であり，本件発明の解決課題は技術的意義を有するものである。
さらに，本件発明が，繰り出し容器を使用した製品が本来の目的に使用されたか否かを識別するためのものであることは，本件明細書に記載も示唆もされていない。繰り出し容器に収納された製品が本来の目的に使用されたか否かを識別できないとしても，本件発明の「分別時においても突片部（６）が変形していることで，使用済み確認を可能とすることを特徴とする」構成は実現不能であるとか，本件発明は解決課題を解決できないとはいえない。
したがって，本件発明が産業上利用できるものであることは明らかである。(3)取消事由３（本件発明の新規性に関する認定の誤り）に対し原告は，①本件発明１の全ての構成要件は甲１に記載されており，本件発明１は甲１発明と同一である，②本件発明２において，本件発明１に付加された特徴は甲１の図２に図示されており，本件発明２の特徴は全て甲１及び甲２に記載されている，③本件発明３に記載された特徴は全て甲１に記載されているとして，本件発明には新規性がない旨主張する。
しかし，原告の主張は，以下のとおり失当である。
ア上記①の主張に対し


(ｱ)本件発明１の「内筒部（４）の外壁に水平方向に突き出す変形可能な突片部（６）を設け，内筒部（４）を外筒部（３）に収容する際に，突片部（６）が外筒部（３）に押し倒されて斜め下方に変形され，分別時においても突片部（６）が変形している」との構成は，甲１には記載されておらず，本件発明１は甲１発明と同一ではない。
すなわち，本件発明１の突片部は分別時に使用済みの部材であるかを確認するためのものであるから，変形が維持されることが技術的に不可欠である。これに対し，甲１発明の係合固定片は管体の真円度不足を解消するためのものであるから，嵌合管を取り外しても変形が残存しない方が望ましいという点で，両者は異なる。また，本件発明１では，分別時に至るまでの組み立て時（使用時）には，「突片部（６）が外筒部（３）に押し倒されて斜め下方に変形され」，復元できないような状態まで変形される必要があるのに対し，甲１発明の係合固定片は，弾性による適当なサポートにより，嵌合管を押圧するため，復元可能な状態で傾斜湾曲しているにすぎず（甲１の段落【０００６】），押し倒されて「変形」した状態ではない。さらに，本件発明１では，分別後の突片部の状態が特定されているのに対し，甲１発明では，成形不良による管体の真円度の不足等によって回転が非円滑になるなどの不具合を防止するとの使用時の課題のみを解決する発明であることから，分別後の状態については何ら特定されていない。
(ｲ)これに対し，原告は，本件発明１及び甲１発明には，いずれも繰り出し容器にプラスチック材料が用いられることを前提として，突片部に対して甲１の図２のような変形を生じさせた場合，内筒と外筒を分解すれば突片部に生じた変形は殆ど全て（９８％程度）塑性変形である旨主張する。
しかし，原告の主張は失当である。甲１には，係合固定片の材料名については記載されておらず，係合固定片が「弾性」を有することが記載されているに過ぎないから，甲１の記載からは，係合固定片が弾性を有することのみが導かれ，これを弾塑性材質であると理解することはできない。
また，原告は，本件発明１は，突片部の変形によって内筒が使用済みであることが示されるとしても，「取り扱いに何らかの注意が必要であることを喚起」することはなく，甲１発明が当該効果を奏しないことを理由として本件発明１と異なると判断した審決は誤りである旨主張する。
しかし，原告の主張は失当である。上記(1)イのとおり，本件発明１は，「取り扱いに何らかの注意が必要であることを喚起」するとの作用効果を奏する。
イ上記②の主張に対し
(ｱ)本件発明２は，本件発明１の構成を全て具備しているため，甲１発明，甲２発明とは当然に相違する。
(ｲ)また，本件発明２は，「係合面（７）が設けられた外筒部（３）の下端部は，前記突出する部分に対向配置される」との構成を有しているのに対し，甲１発明はこのような構成を有しない。
すなわち，甲１発明は，係合固定片（突片部）の下方に径方向外方に突出する部分を有するが，外筒部の下端は，そこからさらに径方向外方にずれており，突出部分に対して軸方向に向き合っておらず，対向配置されていない。これは，内管と嵌合管とが干渉しないように，隙間を形成するという甲１発明の課題に起因する構成であり，係合固定片と径方向に対向する嵌合管の下端部を径方向外方に拡径し係合固定片の収納空間を形成しており，この部分が径方向外方に突出しているのである。(ｳ)さらに，本件発明２は，「係合面（７）が設けられた外筒部（３）の下端部は，前記突出する部分に対向配置される」との構成を有しているのに対し，甲２発明はこのような構成を有しない。
すなわち，甲２の外筒部３には，係合面１６と考えられる構成が開示されるが，外筒部と内筒部との関係は示されておらず，本件発明２の上記構成は，甲２には記載も示唆もされていない。
(ｴ)したがって，本件発明２は，甲１発明又は甲２発明と同一ではない。
ウ上記③の主張に対し
(ｱ)本件発明３は，本件発明１の構成を全て具備しているため，甲１発明とは当然に相違する。
(ｲ)また，本件発明３は，本件発明１に「突片部（６）に弾性変形可能な先端部（６ａ）を設けた」特徴を追加したものであり，その特徴は，「突片部の先端部」が弾性可能であることであって，突片部の全体にわたって弾性変形可能であることを示すものではない。
一方，甲１は，係合固定片の全体，突起の全体が弾性変形可能な形態を示すものであり，本件発明３の上記構成を具備するものではない。(ｳ)したがって，本件発明３は甲１発明と同一ではない。(4)取消事由４（本件発明の容易想到性に関する判断の誤り）に対し原告は，①相違点２に係る本件発明１の構成である「分別時においても突片部が変形していることで，使用済み確認を可能に」することは容易想到である，②本件発明２は，本件発明１に，甲１ないし甲２に記載された特徴を追加したものであり，容易想到，あるいは単なる設計上の変更であって効果のないものである，③本件発明３は，本件発明１に，甲１ないし甲２に記載された特徴を追加したものであり，容易想到である，④本件発明４は，本件発明１に，甲２に記載された特徴を追加したものであり，容易想到である，⑤本件発明５は，本件発明１に，甲２に記載された特徴を追加したものであり，容易想到である旨主張する。しかし，原告の主張は，以下のとおり失当である。
ア上記①の主張に対し
(ｱ)原告は，相違点２に係る本件発明１の構成は，甲１に開示されていないと解したとしても，当業者にとって自明である旨主張する。しかし，上記のとおり，相違点２に係る本件発明１の構成は，本件発明の課題を解決するものであり，当業者にとって自明とはいえない。(ｲ)原告は，甲１の図２に図示される状態における変形はその殆どが塑性変形であることが自明であり，同図に接した当業者は，突片部が塑性変形した図であると理解し，分解後にも塑性変形は残留して，図２に示した状態から殆ど変化しないことも理解するから，突片部には，分解後に使用済み部材であることを容易に確認できる変形が残ることを理解するのに困難性はない旨主張する。しかし，原告の主張は失当である。


甲１発明の係合固定片は，変形が予定されたものではない。甲１発明の課題は，「管面の硬度の不足，成形時の塑性変形による真円度の不足，組立て時に生じ得る押し込みによる偏りなどのために，回転が非円滑となり緩み，また滑移動する状況を発生する」（甲１の段落【０００３】）のを防止することにあり，上記の課題を解決するためには，係合固定片は弾性を有していることが必要である。また，甲１の段落【０００４】ないし【０００６】及び図２の記載からしても，甲１発明の係合固定片は，内管と嵌合管とを直接接触させないようにする役割を果たすため，単に内管と嵌合管に係合固定片が存在しているだけではなく，嵌合管を径方向外方に向かって押圧する必要があり，係合固定片は嵌合管を径方向外方に押し続けるほどの弾性が必要である。そうすると，使用中に弾性力を付与する係合固定片は弾性変形域にあるということができ，嵌合管を取り外した後には，係合固定片は元の形態に復元すると考えられる。すなわち，甲１発明の係合固定片は，甲１の図２に示される状態よりも傾斜湾曲がなくなるような状態に復元されると考えざるを得ない。また，甲１発明では，嵌合管において，係合固定片と接触する箇所が径方向外方に膨らみ，内管と嵌合管との間に比較的大きい隙間が形成されているため，係合固定片は嵌合管によって径方向内方に強く押圧されているわけではない。これは，隙間を狭くして係合固定片が径方向内方に強く押圧されると，弾性変形域を超えて塑性変形し，径方向外方への押圧力が失われるからである。したがって，甲１発明においては，係合固定片の弾性力が十分に残存して復元されることは明らかである。
(ｳ)したがって，審決の「甲１ないし甲４のいずれにも，相違点２に係る本件発明１に係る構成についての記載も示唆もされているとはいえない。」旨の認定に誤りはない。
イ上記②の主張に対し
本件発明２は，本件発明１の構成を全て具備し，本件発明１が容易想到でない以上，本件発明２も容易想到でない。
また，本件発明２を独立に評価しても容易想到でない。すなわち，本件発明の課題は，使用前及び分別時の形態の相違を容易に視認できるようにすることにあるから，使用前の形態から分別時の形態への遷移を確実に行うことができる構成が必要である。本件発明２は，外筒部の「内筒部（４）において，突片部（６）よりも下方には，径方向外方に突出する部分が設けられ，係合面（７）が設けられた外筒部（３）の下端部は，前記突出する部分に対向配置される」という特有の形態を有し，下端部を内筒部において径方向外方に突出する部分と軸方向に対向配置させることで，外筒部をできるだけ内筒に近づけるようにしているから，突片部の基端部付近を押圧でき，より大きい力を突片部に対して下向きに作用させることができる結果，突片部を確実に下方へ傾斜させることができ，使用前との相違が明確になる。これに対し，甲１発明では，甲１の図２に示されるように，係合固定片と対向する嵌合管の下端部を径方向外方に拡径し係合固定片の収納空間を形成している。このような収納空間を形成することで，内管と嵌合管とが干渉しないように隙間を形成することができるのであるが，これは，甲１発明特有の課題を解決するための必須の構成であり，本件発明２の構成とは技術的思想が相違する。また，甲２発明も，課題が本件発明と相違し，本件発明２の構成は全く開示されていない。そうすると，本件発明２の構成は，設計上のバリエーションではなく，甲１発明，甲２発明とは異なる課題を解決するためのものであり，甲１及び甲２から容易に想到できるものではない。
さらに，甲３，甲４記載の外筒部には，径方向に突出する部分が存在しないが，これは前提となる突片部の構成が相違することによる。甲３記載の発明では，図２に示すように，突片部が内筒の面方向に延びており，わずかに突出する凸部を径方向内方に押圧する形態をとるため，外筒部に突出部分を有していない。この形態をとるのは，突片部の構成が甲１発明，甲２発明とは異なるからであり，面方向に延びる突片部に対する特有の形態といえる。甲４記載の発明についても，突片部が内筒の面方向に延びているため，同様に外筒部には，突出部分を有していない。そうすると，甲１発明，甲２発明と，甲３，甲４記載の発明とは突片部の構成が相違するため，外筒部を入れ替えて組み合わせることはできない。したがって，本件発明２が甲１ないし甲４に基づいて容易に想到できるものでないことは明らかである。
ウ上記③の主張に対し
本件発明３は，本件発明１の構成を全て具備し，本件発明１が容易想到でない以上，本件発明３も容易想到でない。
また，本件発明３を独立に評価しても容易想到でない。本件発明３は，本件発明１の構成に加え，「突片部（６）に弾性変形可能な先端部（６ａ）を設けた」特徴を追加したものである。本件発明３の上記特徴は，「突片部の先端部」が弾性変形可能というものであり，突片部の全体にわたって弾性変形可能である態様を示すものではない。
これに対し，甲１発明，甲２発明は，いずれも係合固定片の全体，突起の全体が弾性変形可能な形態を示しているに過ぎず，本件発明３とは異なる。したがって，本件発明３が容易想到でないことは明らかである。
エ上記④の主張に対し
本件発明４は，本件発明１の構成を全て具備し，本件発明１が容易想到でない以上，本件発明４も容易想到でない。
また，本件発明４を独立に評価しても容易想到でない。本件発明４は，本件発明１の構成に加え，「突片部（６）が当接する係合面（７）の最下部に段部（１６）を設けた」特徴を追加したものである。上記特徴により，本件発明４は，「突片部６が当接する外筒部３の係合面７に段部１６を設けることにより，分別する際に突片部６が段部１６に引っ掛かり，より大きく変形させることや引きちぎることが可能になる。」（本件明細書の段落【００１３】）との効果を奏する。この効果は，本件発明の課題である分別時に使用済み部材であることの確認をさらに容易にするためのものであり，課題に対応した本件発明４に特有の構成である。これに対し，甲１ないし甲４には，このような課題や，同様の構成及び効果についての記載はない。むしろ，このような段部が存在すると，容器の組み立て中に突片部が取り除かれるおそれがあり，段部の存在は，甲１ないし甲４記載の発明にとって阻害要因であるともいえる。


この点，原告は，甲２の「側壁から浮き出した弾性体からなる突起（１２）であって，外筒（３）端部近傍の内壁に形成された溝（１６）に当接する突起」との記載が，本件発明４の上記特徴に相当する旨主張する。しかし，原告の主張は失当である。甲２の図７及び図８を参酌すると，溝（１６）は，単なる平面を指しているに過ぎない。図８において，符号１６の指す部位の上端部に段が形成されているようにも見えるが，これは本件発明４とは相違するものである。すなわち，本件発明４の段部は，係合面のうち，最下部に設けられ，このような段部を設けることで，「分別する際に突片部が段部に引っ掛かり，より大きく変形させることや引きちぎることが可能になる。」（本件明細書の段落【００１３】）という効果を得られるが，甲２の段部（符号１６の指す部位の上端を段部とみなした場合）は，外筒を取り外す際に外筒を上向きに持ち上げても，突片部には引っ掛からないものであるため，本件発明４の効果を得ることはできない。
したがって，本件発明４が容易想到でないことは明らかである。
オ上記⑤の主張に対し
本件発明５は，本件発明１の構成を全て具備し，本件発明１が容易想到でない以上，本件発明５も容易想到でない。
また，本件発明５を独立に評価しても容易想到でない。本件発明５は，本件発明１の構成に加え，「突片部（６）が当接する係合面（７）を透明にした」特徴を追加したものである。上記特徴により，本件発明５は，「突片部（６）が当接する係合面（７）を透明にすることにより両部材（外筒部３・内筒部４）を組み込んだ後にも外観からの確認が可能になる。」及び「請求項５に記載したように，突片部６が当接する係合面７を透明にする事や，外筒部３全体を透明にすることにより，万が一使用済みの内筒部４が再使用された場合にも，突片部６の離脱を外観から確認することが可能になる。」（本件明細書の段落【００１４】，【００２１】）との効果を奏する。係合面を透明にするとの構成は，例えば，突片部が離脱した使用済み部材の使用を確認するためのものであり，課題に対応した特有の構成である。これに対して，甲１ないし甲４には，このような課題や，同様の構成及び効果についての記載はない。
この点，原告は，甲２の「好ましくは，受け皿はポリオキシメチレン（ＰＯＭ），内筒はポリオキシメチレンまたはポリプロピレン（ＰＰ），外筒はアクリロニトルブタジエンスチレン（ＡＢＳ）または類似の材料のような経済的な材料からなる」との記載を挙げ，ＡＢＳ樹脂が透明であることは技術常識である旨主張する。しかし，原告の主張は失当である。ＡＢＳは，透明だけではなく，種々の色が着色されるのが一般的であるから（甲８），甲２の記載から外筒が透明であることは特定できない。
したがって，本件発明５が，容易想到でないことは明らかである。(5)取消事由５（本件発明が明細書に記載されているとした認定の誤り）に対し原告は，本件明細書には，課題解決手段としての発明が記載されておらず，本件発明は，「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」（特許法３６条６項１号）との要件を満たしていない旨主張する。しかし，原告の主張は失当である。
本件発明は，解決課題，解決手段が明確であり（上記(1)，(2)），それらが本件明細書の発明の詳細な説明に記載されているから，特許法３６条６項１号の要件は満たされている。
第４当裁判所の判断
当裁判所は，以下のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，審決に取り消すべき違法はないものと判断する。
１取消事由１（本件発明が特許法上の発明に該当すると判断した誤り）について
(1)認定事実
ア本件発明は，主に口紅，リップクリーム，スティックアイシャドー，スティックファンデーション等適量を露出させることができる棒状化粧料を収容する繰り出し容器に関するものであり，本件明細書の特許請求の範囲は，上記第２の２記載のとおりである（甲６，甲７）。
イ本件明細書（甲６）には次の記載がある。
【発明が解決しようとする課題】【０００５】・・・金属製部品と樹脂製部品を分別することや，分別した部材を変形させることなく取り出し，部材のリュースを可能にすることは開発のテーマの一つである。
【０００６】この種の技術では，部材を分別し，分別後の変形を抑えることで部材をリュースし，有効利用させることで環境に配慮しようとするものであるが，皮膚用化粧品類や殺菌剤の容器への部材の再利用は安全の観点から衛生面に配慮されなければならない。
【０００７】部材によっては，過去に充填されていた被繰り出し物の特定が必要になる医薬品等の容器として使用される可能性もでている。【０００８】そこで，この発明は，被繰り出し物の用途に応じてリュースをしてはいけない場合や，衛生面に特に配慮が必要な部材を分別後，又は，部材洗浄後にも特定可能な構造の繰り出し容器を得ようとするものである。【課題を解決するための手段】【０００９】この発明は，上記の課題を解決するために，内周面に螺旋溝３ａを設けた筒状の外筒部３内に，上下方向にガイド孔４ａを有した筒状の内筒部４を相対回転可能に収容し，この内筒部４内に，ガイド孔４ａを貫通し外筒部３の螺旋溝３ａに係合する主導突起５ａを設けた筒状の受皿５を収容し，外筒部３に対して内筒部４を相対回転させることにより受皿５が内筒部４内を螺旋溝３ａに沿って上下方向に移動可能とした繰り出し容器において，内筒部４の外壁に変形可能な突片部６を設け，内筒部４を外筒部３に収容する際に，突片部６を変形させ，分別時の使用済み確認を可能にしたことを特徴とする繰り出し容器である。
【００１０】このように，容器の分別後には突片部６が変形しているので使用済み部材であることを容易に確認することができる。
【００１１】突片部６に当接する係合面７を外筒部３の内周面に設けることで両部材（外筒部３・内筒部４）間の相対回転に与える影響を最小限に抑えることも可能である。


【００１２】また，突片部６に弾性変形可能な先端部６ａを設けることにより，両部材（外筒部３・内筒部４）間の相対回転に与える影響を抑えることも可能である。【００１３】さらに，突片部６が当接する外筒部３の係合面７に段部１６を設けることにより，分別する際に突片部６が段部１６に引っ掛かり，より大きく変形させることや引きちぎることが可能になる。
【００１４】また，突片部（６）が当接する係合面（７）を透明にすることにより両部材（外筒部３・内筒部４）を組み込んだ後にも外観からの確認が可能になる。【発明の効果】【００１５】上記のように，この発明は，一旦組み込まれた部材や使用済みの部材であることを知らせると共に，取扱に何らかの注意が必要であることを喚起し，また，確認することができるものである。
(2)判断
ア「発明」とは，「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」（特許法２条１項）ものである。
上記(1)アのとおり，本件発明は，棒状化粧料を収容する繰り出し容器に関するものであり，内筒部（４）の外壁に設けられた水平方向に突き出した突片部（６）が，内筒部（４）を外筒部（３）に収容する際に，外筒部（３）に押し倒されて斜め下方に変形し，分別時においても変形していることで，使用済み確認を可能にしたとの構成を有するものである。すなわち，突片部（６）の変形特性を用いている点で，自然法則の利用性が認められ，この変形の状態に基づき使用済み確認をおこなうという点で，技術的思想の創作性が認められる。
そして，上記(1)イのとおり，本件発明は，課題を解決するために解決手段を講じ，それによって，作用効果を奏することは明らかである。よって，本件発明は，特許法上の「発明」に該当するというべきである。
イ原告の主張について
(ｱ)原告は，本件発明の解決課題を「繰り出し容器から分別された部材について，被繰り出し物の用途に応じてリユースをしてはいけない場合や，衛生面に特に配慮が必要な部材を分別後，又は，部材洗浄後にも特定可能とすること」であると理解すべきことを主張の前提とする。
しかし，上記(1)イ認定の事実によれば，本件発明の解決課題は，容器の分別後に，分解した部材が使用済みであることを知らせ，使用済みか否かを確認できるようにし，それによって，衛生面等の理由でリユースした容器を使用することが望ましくないような場合には，使用済みの容器の使用を控える等の判断ができるようになる繰り出し容器を得ることであると解される（【０００８】，【００１０】）。これに対し，原告は，リユースをしてはいけない場合や衛生面に特に配慮が必要な部材かどうか自体を，分別後等にも特定可能とすることが本件発明の解決課題である旨主張するが，上記(1)イの記載（【０００８】，【００１０】）からすると，本件発明は，被繰り出し物の用途に応じてリユースをしてはいけない場合や衛生面に特に配慮が必要な部材かどうか自体の情報を与えることを目的とするものではなく，使用済みであるか否かの確認を可能とすることを意図したものと解される。そうすると，本件発明の構成は，上記アのとおり，内筒部（４）の外壁に設けられた水平方向に突き出した突片部（６）が，内筒部（４）を外筒部（３）に収容する際に，外筒部（３）に押し倒されて斜め下方に変形し，分別時においても変形していることで，使用済み確認を可能にしたものであるから，上記課題を解決できるというべきである。
(ｲ)原告は，本件発明の効果を本件発明の解決課題と解した場合，本件発明の解決課題は技術的意義を有しないか，解決することができない課題である旨主張する。しかし，上記(ｱ)のとおり，本件発明の課題は，容器の分別後に，分解した部材が使用済みであることを知らせ，使用済みか否かを確認できるようにすることであり，本件発明の構成により解決できるものである。
また，分別された部材が使用済みであることが知らせるまでもなく当然といえるのは，その部材が分別によって得られたものであるとの事実をリユース等の後処理を行う者が把握している場合等であるが，実際に，常にそのような事情が存在するとはいえない上，リサイクルが普及した場合，未使用の部材と使用済みの部材が混在したり，混在したとの疑念が生じる事態は容易に想定できる。そうすると，本件発明の解決課題に基づく効果である「一旦組み込まれた部材や使用済みの部材であることを知らせる」との点には，一定の技術的意義が認められるから，本件発明の解決課題は技術的意義を有するといえる。
ウ以上のとおり，本件発明は特許法上の「発明」に該当するというべきであるから，原告の主張は理由がない。
２取消事由２（本件発明の産業上の利用可能性に関する認定の誤り）について原告は，本件発明は，発明の解決課題が技術的意義を有しない，あるいは，発明が解決課題を解決しないものであり，発明の構成が実現不能であって，解決課題を解決できないとして，本件発明は，産業上利用できないものである旨主張する。しかし，上記１のとおり，本件発明は，発明の解決課題が技術的意義を有し，本件発明の構成によってその解決課題を解決できるものであるから，産業上利用可能というべきであり，原告の主張は理由がない。
３取消事由３（本件発明の新規性に関する認定の誤り）について(1)原告は，本件発明１の全ての構成要件は甲１に記載されており，本件発明１は甲１発明と同一である旨主張するので，以下検討する。
ア認定事実
甲１には以下の記載がある。
【考案が解決しようとする課題】【０００３】公知構造には以下の欠点があった。すなわち，公知構造では管面の硬度の不足，成型時の塑性変形による真円度の不足，組立て時に生じ得る押し込みによる偏りなどのために，回転が非円滑となり緩み，また滑移動する状況が発生する。本考案は上記構造の問題点を解決した口紅ケース内管の回転制御構造を提供するものである。