本件訂正発明の発光装置は，高輝度の発光が可能な窒化物系化合物半導体からなる発光素子を用いているので，高輝度の発光をさせることができる。また，フォトルミネッセンス蛍光体は，長時間，強い光にさらされても蛍光特性の変化が少なく極めて耐光性に優れている。これによって，長時間の使用に対して特性劣化を少なくでき，発光素子からの強い光のみならず，野外使用時等における外来光（紫外線を含む太陽光等）による劣化も少なくでき，色ずれや輝度低下が極めて少ない発光装置を提供できる。また，この発光装置は，使用している前記フォトルミネッセンス蛍光体が，短残光であるため，例えば，１２０ｎｓｅｃという比較的速い応答速度が要求される用途にも使用することができる（【００１４】）。図１の発光ダイオード１００は，マウント・リード１０５とインナーリード１０６とを備えたリードタイプの発光ダイオードであって，マウント・リード１０５のカップ部１０５ａ上に発光素子１０２が設けられ，カップ部１０５ａ内に，発光素子１０２を覆うように，所定のフォトルミネッセンス蛍光体を含むコーティング樹脂１０１が充填された後に，樹脂モールドされて構成される。ここで，発光素子１０２のｎ側電極及びｐ側電極はそれぞれ，マウント・リード１０５とインナーリード１０６とにワイヤー１０３を用いて接続される（【００３４】）。以上のように構成された発光ダイオードにおいては，発光素子（ＬＥＤチップ）１０２によって発光された光（ＬＥＤ光）の一部が，コーティング樹脂１０１に含まれたフォトルミネッセンス蛍光体を励起してＬＥＤ光と異なる波長の蛍光を発生させて，フォトルミネッセンス蛍光体が発生する蛍光と，フォトルミネッセンス蛍光体の励起に寄与することなく出力されるＬＥＤ光とが混色されて出力される。その結果，発光ダイオード１００は，発光素子１０２が発生するＬＥＤ光とは波長の異なる光も出力する（【００３５】）。
また，図２に示すものはチップタイプの発光ダイオードであって，筺体２０４の凹部に発光素子（ＬＥＤチップ）２０２が設けられ，該凹部に所定のフォトルミネッセンス蛍光体を含むコーティング材が充填されてコーティング部２０１が形成されて構成される。ここで，発光素子２０２は，例えばＡｇを含有させたエポキシ樹脂等を用いて固定され，該発光素子２０２のｎ側電極とｐ側電極とをそれぞれ，筺体２０４に設けられた端子金属２０５に，導電性ワイヤー２０３を用いて接続される。以上のように構成されたチップタイプの発光ダイオードにおいて，図１のリードタイプの発光ダイオードと同様に，フォトルミネッセンス蛍光体が発生する蛍光と，フォトルミネッセンス蛍光体に吸収されることなく伝搬されたＬＥＤ光とが混色されて出力され，その結果，発光ダイオード２００は，発光素子１０２が発生するＬＥＤ光とは波長の異なる光も出力する（【００３６】）。２取消事由１（訂正の適否に関する判断の誤り）について
(1)改正前特許法１２６条３項適合性について
原告は，本件明細書には，「組成の異なる２種類以上のフォトルミネセンス蛍光体を組み合わせ」る場合における「フォトルミネセンス蛍光体」について，「Ｙ，Ｌｕ，Ｓｃ，Ｌａ，Ｇｄ及びＳｍからなる群から選ばれた少なくとも１つの元素」と「Ａｌ，Ｇａ及びＩｎからなる群から選ばれる少なくとも１つの元素」のうち，「Ｌｕ，Ｓｃ，Ｌａ」と「Ｉｎ」を含むことは記載されていないとして，審決の訂正事項ａについての判断に誤りがあると主張する。そこで，訂正事項ａの適否について検討する。
ア本件明細書（甲４９の３）には，以下の記載がある。
「【００４４】
実施の形態１．
本願発明に係る実施の形態１の発光ダイオードは，発光層に・・・青色系の発光が可能な窒化ガリウム系化合物半導体素子と，黄色系の発光が可能なフォトルミネセンス蛍光体である，セリウムで付活されたガーネット系フォトルミネッセンス蛍光体とを組み合わせたものである。これによって，この実施形態１の発光ダイオードにおいて，発光素子・・・からの青色系の発光と，その発光によって励起されたフォトルミネセンス蛍光体からの黄色系の発光光との混色により白色系の発光が可能になる。
【００４５】
また，この実施形態１の発光ダイオードに用いた，セリウムで付活されたガーネット系フォトルミネッセンス蛍光体は耐光性及び耐候性を有するので，発光素子・・・から放出された可視光域における高エネルギー光を長時間その近傍で高輝度に照射した場合であっても発光色の色ずれや発光輝度の低下が極めて少ない白色光が発光できる。
【００４６】
以下，本実施形態１の発光ダイオードの各構成部材について詳述する。
（フォトルミネセンス蛍光体）
本実施形態１の発光ダイオードに用いられるフォトルミネセンス蛍光体は，半導体発光層から発光された可視光や紫外線で励起されて，励起した光と異なる波長を有する光を発光するフォトルミネセンス蛍光体である。具体的にはフォトルミネセンス蛍光体として，Ｙ，Ｌｕ，Ｓｃ，Ｌａ，Ｇｄ及びＳｍから選択された少なくとも１つの元素と，Ａｌ，Ｇａ及びＩｎから選択された少なくとも１つの元素とを含み，セリウムで付活されたガーネット系蛍光体である。本発明では，該蛍光体として，ＹとＡｌを含みセリウムで付活されたイットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体，又は，一般式（Ｒｅ１－ｒＳｍｒ）３（Ａｌ１－ｓＧａｓ）５Ｏ１２：Ｃｅ（但し，０≦ｒ＜１，０≦ｓ≦１，Ｒｅは，Ｙ，Ｇｄから選択される少なくとも一種）であらわされる蛍光体を用いることが好ましい。窒化ガリウム系化合物半導体を用いた発光素子が発光するＬＥＤ光と，ボディーカラーが黄色であるフォトルミネセンス蛍光体が発光する蛍光光が補色関係にある場合，ＬＥＤ光と，蛍光光とを混色して出力することにより，全体として白色系の光を出力することができる。」
「【００４８】


このフォトルミネセンス蛍光体の含有分布は，混色性や耐久性にも影響する。例えば，フォトルミネセンス蛍光体が含有されたコーティング部やモールド部材の表面側から発光素子に向かってフォトルミネセンス蛍光体の分布濃度を高くした場合は，外部環境からの水分などの影響をより受けにくくでき，水分による劣化を防止することができる。他方，フォトルミネセンス蛍光体を，発光素子からモールド部材等の表面側に向かって分布濃度が高くなるように分布させると，外部環境からの水分の影響を受けやすいが発光素子からの発熱，照射強度などの影響をより少なくでき，フォトルミネセンス蛍光体の劣化を抑制することができる。このような，フォトルミネセンス蛍光体の分布は，フォトルミネセンス蛍光体を含有する部材，形成温度，粘度やフォトルミネセンス蛍光体の形状，粒度分布などを調整することによって種々の分布を実現することができ，発光ダイオードの使用条件などを考慮して分布状態が設定される。」
「【００７９】
発明の実施２．
本発明に係る実施の形態２の発光ダイオードは，発光素子として発光層に・・・窒化ガリウム系半導体を備えた素子を用い，フォトルミネセンス蛍光体として，互いに組成の異なる２種類以上のフォトルミネセンス蛍光体，好ましくはセリウムで付活されたイットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体を含む蛍光体を用いる。これにより実施の形態２の発光ダイオードは，発光素子によって発光されるＬＥＤ光の発光波長が，製造バラツキ等により所望値からずれた場合でも，２種類以上の蛍光体の含有量を調節することによって所望の色調を持った発光ダイオードを作製できる。・・・
蛍光体に関して言うと，フォトルミネセンス蛍光体として，一般式（Ｒｅ１－ｒＳｍｒ）３（Ａｌ１－ｓＧａｓ）５Ｏ１２：Ｃｅで表されるセリウムで付活された蛍光体を用いることもできる。但し，０＜ｒ≦１，０≦ｓ≦１，Ｒｅは，Ｙ，Ｇｄ，Ｌａから選択される少なくとも一種である。これにより発光素子から放出された可視光域における高エネルギーを有する光が長時間高輝度に照射された場合や種々の外部環境の使用下においても蛍光体の変質を少なくできるので，発光色の色ずれや発光輝度の低下が極めて少なく，かつ高輝度の所望の発光成分を有する発光ダイオードを構成できる。
【００８０】
（実施の形態２のフォトルミネセンス蛍光体）
実施の形態２の発光ダイオードに用いられるフォトルミネセンス蛍光体について詳細に説明する。実施の形態２においては，上述したように，フォトルミネセンス蛍光体として組成の異なる２種類以上のセリウムで付活されたフォトルミネセンス蛍光体を使用した以外は，実施の形態１と同様に構成され，蛍光体の使用方法は実施の形態と同様である。
【００８１】
また，実施形態１と同様に，フォトルミネセンス蛍光体の分布を種々変える（発光素子から離れるに従い濃度勾配をつける等）ことによって耐候性の強い特性を発光ダイオードに持たせることができる。このような分布はフォトルミネセンス蛍光体を含有する部材，形成温度，粘度やフォトルミネセンス蛍光体の形状，粒度分布などを調整することによって種々調整することができる。したがって，実施形態２では，使用条件などに対応させて，蛍光体の分布濃度が設定される。・・・」
「【０１２７】
（実施例１０）
実施例１０の発光ダイオードは，リードタイプの発光ダイオードである。実施例１０の発光ダイオードでは・・・４５０ｎｍのＩｎ０．０５Ｇａ０．９５Ｎの発光層を有する発光素子を用いた。そして，銀メッキした銅製のマウントリードの先端のカップに発光素子をエポキシ樹脂でダイボンディングし，発光素子の各電極とマウント・リード及びインナー・リードとをそれぞれ金線でワイヤーボンディングし電気的に導通させた。
【０１２８】
一方，フォトルミネセンス蛍光体は，一般式Ｙ３（Ａｌ０．５Ｇａ０．５）５Ｏ１２：Ｃｅで表される緑色系が発光可能な第１の蛍光体と一般式（Ｙ０．２Ｇｄ０．８）３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅで表される赤色系が発光可能な第２の蛍光体とをそれぞれ以下のようにして作製して混合して用いた。すなわち，必要なＹ，Ｇｄ，Ｃｅの希土類元素を化学量論比で酸に溶解した溶解液を蓚酸で共沈させた。これを焼成して得られる共沈酸化物と，酸化アルミニウム，酸化ガリウムと混合して混合原料をそれぞれ得る。これにフラックスとしてフッ化アンモニウムを混合して坩堝に詰め，空気中１４００℃の温度範囲で３時間焼成してそれぞれ焼成品を得た。焼成品を水中でボールミルして，洗浄，分離，乾燥，最後に篩を通して所定の粒度の第１と第２の蛍光体を作製した。
【０１２９】
以上のようにして作製された第１の蛍光体及び第２の蛍光体それぞれ４０重量部を，エポキシ樹脂１００重量部に混合してスラリーとし，このスラリーを発光素子が配置されたマウント・リード上のカップ内に注入した。注入後，注入されたフォトルミネセンス蛍光体を含有する樹脂を１３０℃１時間で硬化させた。こうして発光素子上に厚さ１２０μのフォトルミネセンス蛍光体が含有されたコーティング部材を形成した。なお，このコーティング部材は，発光素子に近いほどフォトルミネセンス蛍光体の量が徐々に多くなるように形成した。その後，さらに発光素子やフォトルミネセンス蛍光体を外部応力，水分及び塵芥などから保護する目的でモールド部材として透光性エポキシ樹脂を形成した。モールド部材は，砲弾型の型枠の中にフォトルミネセンス蛍光体のコーティング部が形成されたリードフレームを挿入し透光性エポシキ樹脂を混入後，１５０℃５時間にて硬化させて形成した。このようにして作製された実施例１０の発光ダイオードは，発光観測正面から視認するとフォトルミネセンス蛍光体のボディーカラーにより中央部が黄色っぽく着色されていた。」


イ実施の形態１のフォトルミネセンス蛍光体材料について上記アによれば，本件明細書には，実施の形態１の発光ダイオードに用いられるフォトルミネセンス蛍光体として，「Ｙ，Ｌｕ，Ｓｃ，Ｌａ，Ｇｄ及びＳｍから選択された少なくとも１つの元素と，Ａｌ，Ｇａ及びＩｎから選択された少なくとも１つの元素とを含み，セリウムで付活されたガーネット系蛍光体」（【００４６】）が記載されている。上記記載の他に，実施の形態１に用いられるフォトルミネセンス蛍光体として，「一般式（Ｒｅ１－ｒＳｍｒ）３（Ａｌ１－ｓＧａｓ）５Ｏ１２：Ｃｅ（但し，０≦ｒ＜１，０≦ｓ≦１，Ｒｅは，Ｙ，Ｇｄから選択される少なくとも一種）であらわされる蛍光体を用いることが好ましい。」（【００４６】）との記載があるものの，この記載は，好ましい例をいうにとどまるものであるから，上記一般式に含まれないＬｕ，Ｓｃ，Ｌａ及びＩｎをフォトルミネセンス蛍光体の構成元素から除外する趣旨のものではないと認められる。
また，本件明細書の段落【００４８】には，実施の形態１における「外部環境からの水分などの影響をより受けにくくでき，水分による劣化を防止することができる」フォトルミネセンス蛍光体の含有分布として，「フォトルミネセンス蛍光体が含有されたコーティング部やモールド部材の表面側から発光素子に向かってフォトルミネセンス蛍光体の分布濃度を高く」することが記載されている。ウ実施の形態２のフォトルミネセンス蛍光体材料について上記アによれば，本件明細書には，実施の形態２の発光ダイオードに用いられるフォトルミネセンス蛍光体について，「互いに組成の異なる２種類以上のフォトルミネセンス蛍光体，好ましくはセリウムで付活されたイットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体を含む蛍光体を用いる」こと（【００７９】），「組成の異なる２種類以上のセリウムで付活されたフォトルミネセンス蛍光体を使用した以外は，実施の形態１と同様に構成され」ること（【００８０】）が記載されているから，上記イの実施の形態１のフォトルミネセンス蛍光体材料を考慮すると，本件明細書には，実施の形態２で用いられるフォトルミネセンス蛍光体として，Ｙ，Ｌｕ，Ｓｃ，Ｌａ，Ｇｄ及びＳｍから選択された少なくとも１つの元素と，Ａｌ，Ｇａ及びＩｎから選択された少なくとも１つの元素とを含み，セリウムで付活され，互いに組成の異なる２種類以上のガーネット系蛍光体が記載されているものと認められる。他方で，本件明細書には，実施の形態２で用いられるフォトルミネセンス蛍光体として，上記記載の他に，「一般式（Ｒｅ１－ｒＳｍｒ）３（Ａｌ１－ｓＧａｓ）５Ｏ１２：Ｃｅで表されるセリウムで付活された蛍光体を用いることもできる。但し，０＜ｒ≦１，０≦ｓ≦１，Ｒｅは，Ｙ，Ｇｄ，Ｌａから選択される少なくとも一種である。」（【００７９】）との記載があるものの，この記載は，単に例示にとどまるものであるから，上記一般式に含まれないＬｕ，Ｓｃ及びＩｎをフォトルミネセンス蛍光体の構成元素から除外する趣旨のものではないと認められる。また，同様に，本件明細書には，実施の形態２の実施例である実施例１０で用いられるフォトルミネセンス蛍光体として，一般式Ｙ３（Ａｌ０．５Ｇａ０．５）５Ｏ１２：Ｃｅで表される緑色系が発光可能な第１の蛍光体と，一般式（Ｙ０．２Ｇｄ０．８）３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅで表される赤色系が発光可能な第２の蛍光体が記載されているものの（【０１２８】），この記載は，単に一実施例をいうにとどまるものであるから，上記一般式に含まれないＬｕ，Ｓｃ，Ｌａ及びＩｎをフォトルミネセンス蛍光体の構成元素から除外する趣旨のものではないと認められる。
また，上記アによれば，本件明細書には，実施の形態２のフォトルミネセンス蛍光体の分布に関し，「実施形態１と同様に，フォトルミネセンス蛍光体の分布を種々変える（発光素子から離れるに従い濃度勾配をつける等）ことによって耐候性の強い特性を発光ダイオードに持たせることができる。」（【００８１】）と記載されており，また，実施の形態２の実施例である実施例１０に関しては，「発光素子上に・・・フォトルミネセンス蛍光体が含有されたコーティング部材を形成した。なお，このコーティング部材は，発光素子に近いほどフォトルミネセンス蛍光体の量が徐々に多くなるように形成した。」（【０１２９】）と記載されている。エ以上によれば，本件明細書には，実施の形態２で用いられるフォトルミネセンス蛍光体として，Ｙ，Ｌｕ，Ｓｃ，Ｌａ，Ｇｄ及びＳｍから選択された少なくとも１つの元素と，Ａｌ，Ｇａ及びＩｎから選択された少なくとも１つの元素とを含み，セリウムで付活され，互いに組成の異なる２種類以上のガーネット系蛍光体が記載されているものと認められる。また，互いに異なる２種類以上の蛍光体であったとしても，それぞれについて，コーティング部の表面側から発光素子に向かってフォトルミネセンス蛍光体の分布濃度を高くすることが記載されているものと認められる。
したがって，訂正事項ａに係る訂正は，本件明細書に記載した事項の範囲内の訂正であり，実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当しないとした審決の判断に誤りはない。
オ原告の主張について
(ｱ)実施の形態１について


原告は，本件明細書の段落【００４６】には，フォトルミネセンス蛍光体が「１種類」の実施形態が記載されているにすぎない旨主張する。しかし，上記エのとおり，本件明細書には，実施の形態２の発光ダイオードに用いられるフォトルミネセンス蛍光体について，「組成の異なる２種類以上のセリウムで付活されたフォトルミネセンス蛍光体を使用した以外は，実施の形態１と同様に構成され」ること（【００８０】）が記載されているから，本件明細書には，実施の形態２で用いられるフォトルミネセンス蛍光体として，実施の形態１と同様に，Ｙ，Ｌｕ，Ｓｃ，Ｌａ，Ｇｄ及びＳｍから選択された少なくとも１つの元素と，Ａｌ，Ｇａ及びＩｎから選択された少なくとも１つの元素とを含み，セリウムで付活され，互いに組成の異なる２種類以上のガーネット系蛍光体を用いることが記載されているものと認められる。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。また，原告は，本件明細書の段落【００６４】には，組成の異なる２種類以上のフォトルミネセンス蛍光体を組み合わせることが記載されているものの，上記組成のフォトルミネセンス蛍光体には，本件訂正発明の構成元素のうち，「Ｌｕ，Ｓｃ，Ｌａ」と「Ｉｎ」が含まれていない旨主張する。
しかし，上記段落【００６４】の記載は，単なる例示にとどまるものであって，（Ｙ１－ｐ－ｑ－ｒＧｄｐＣｅｑＳｍｒ）３Ａｌ５Ｏ１２フォトルミネセンス蛍光体に含まれないＬｕ，Ｓｃ，Ｌａ及びＧａ，Ｉｎをフォトルミネセンス蛍光体の構成元素から除外する趣旨のものではないことは前記認定のとおりである。したがって，原告の上記主張は採用することができない。
(ｲ)実施の形態２について
原告は，本件明細書の段落【００７９】，【００８４】の記載から明らかなように，実施の形態２で用いられるフォトルミネセンス蛍光体は，「Ｙ，Ｇｄ，Ｌａ及びＳｍ」と「Ａｌ及びＧａ」のみであるし，段落【００７９】，【００８０】には，非常に抽象的で広い範囲の蛍光体を示す，「フォトルミネセンス蛍光体」や「セリウムで付活されたフォトルミネセンス蛍光体」が記載されているにすぎず，（Ｒｅ１－ｒＳｍｒ）３（Ａｌ１－ＳＧａＳ）５Ｏ１２：Ｃｅ等以外の「Ｌｕ，Ｓｃ，Ｌａ」と「Ｉｎ」を含むことは一切記載も示唆もされていない旨主張する。
しかし，前記エのとおり，本件明細書の段落【００７９】の記載は，単なる例示にとどまるものであって，上記一般式（Ｒｅ１－ｒＳｍｒ）３（Ａｌ１－ＳＧａＳ）５Ｏ１２：Ｃｅ（０＜ｒ≦１，０≦ｓ≦１，Ｒｅは，Ｙ，Ｇｄ，Ｌａから選択される少なくとも一種）に含まれないＬｕ，Ｓｃ及びＩｎをフォトルミネセンス蛍光体の構成元素から除外する趣旨のものではなく，製造方法が記載された段落【００８４】についても同様に，Ｌｕ，Ｓｃ及びＩｎをフォトルミネセンス蛍光体の構成元素から除外する趣旨のものではない。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。(ｳ)本件明細書の段落【００１１】の記載について原告は，本件明細書には，「Ｌｕ，Ｓｃ，Ｌａ」及び「Ｉｎ」の元素が組み合わされたガーネット系蛍光体について，段落【００１１】に記載された要件を満たすかどうかについて，何も記載されておらず，段落【０１３８】には，Ｙ３Ｉｎ５Ｏ１２：Ｃｅ蛍光体を用いると輝度が低いことが記載されているのであるから，本件訂正発明が，上記の段落【００１１】の「高輝度の発光が可能」という要件を満たしていないことが明らかである旨主張する。
そこで，検討するに，本件明細書の段落【００１１】の記載は以下のとおりである。
「【課題を解決するための手段】
【００１１】
本発明者らは，この目的を達成するために，発光素子と蛍光体とを備えた発光装
置において
(1)発光素子としては，高輝度の発光が可能で，かつその発光特性が長期間の使
用に対して安定していること，
(2)蛍光体としては，上述の高輝度の発光素子に近接して設けられて，該発光素子からの強い光にさらされて長期間使用した場合においても，特性変化の少ない耐光性及び耐熱性等に優れていること（特に発光素子周辺に近接して配置される蛍光体は，我々の検討によると太陽光に比較して約３０倍～４０倍に及ぶ強度を有する光にさらされるので，発光素子として高輝度のものを使用すれば使用する程，蛍光体に要求される耐光性は厳しくなる），
(3)発光素子と蛍光体との関係としては，蛍光体が発光素子からのスペクトル幅をもった単色性ピーク波長の光を効率よく吸収すると共に効率よく異なる発光波長が発光可能であること，が必要であると考え，鋭意検討した結果，本発明を完成させた。」
ａ上記(1)の要件は，発光素子が満たすべき要件であり，フォトルミネセンス蛍光体が満たすべき要件ではない。


ｂ本件明細書に，「実施形態１の発光ダイオードに用いた，セリウムで付活されたガーネット系フォトルミネッセンス蛍光体は耐光性及び耐候性を有するので，発光素子・・・から放出された可視光域における高エネルギー光を長時間その近傍で高輝度に照射した場合であっても発光色の色ずれや発光輝度の低下が極めて少ない白色光が発光できる。」（【００４５】），「実施形態１のフォトルミネセンス蛍光体は，発光素子１０２，２０２と接したり，あるいは近接して配置され，照射強度（Ｅｅ）として，３Ｗ・ｃｍ－２以上１０Ｗ・ｃｍ－２以下においても高効率でかつ十分な耐光性を有するので，該蛍光体を用いることにより，優れた発光特性の発光ダイオードを構成することができる」（【００４９】）と記載されており（実施の形態２においても，同じフォトルミネッセンス蛍光体を用いることができる。），これらの記載は，「Ｌｕ，Ｓｃ，Ｌａ」及び「Ｉｎ」の元素が組み合わされた実施の形態１，２のガーネット系蛍光体についての説明でもあると解されるから，これらのガーネット系蛍光体も上記(2)の要件を満たすものと認められる。ｃ上記(3)の要件については，本件明細書に，「実施形態１，２の発光ダイオードは，図１又は図２に示す構造を有する発光ダイオードにおいて，可視光域における光エネルギーが比較的高い窒化物系化合物半導体を用いた発光素子と，特定のフォトルミネッセンス蛍光体とを組み合わせたことを特徴とし，これによって，高輝度の発光を可能にし，長時間の使用に対して発光効率の低下や色ずれが少ないという良好な特性を有する。」（【００３８】），「本願発明の発光ダイオードに用いられる発光素子は，セリウムで付活されたガーネット系蛍光体を効率よく励起できる窒化ガリウム系化合物半導体である。」（【００６５】）と記載されているから，実施の形態１，２の発光素子とフォトルミネセンス蛍光体が上記要件を満たすことも明らかである。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。(ｴ)原告は，被告は，本件特許の親出願を含む複数のファミリー出願にかかる特許において，登録時には「Ｌｕ，Ｓｃ，Ｌａ」が含まれるクレームだったものを，その後，訂正により，「Ｌｕ，Ｓｃ，Ｌａ」を請求項から削除しており（甲６０～６５），これは，これらの特許権者でもある被告が，本件特許の元の明細書には，「Ｌｕ，Ｓｃ，Ｌａ」という元素の組合せによるガーネット系蛍光体によっては発明の効果が達成し得ないと認識していたからにほかならない旨主張する。しかし，被告によって複数のファミリー出願に係る特許の訂正が行われたとしても，その理由は明らかではなく，上記のような訂正がされたことをもって直ちに，被告が「Ｌｕ，Ｓｃ，Ｌａ」という元素の組合せによるガーネット系蛍光体によっては発明の効果が達成し得ないと認識していたと認めることはできない。したがって，原告の上記主張は採用することができない。
(2)通常実施権者の承諾について
原告は，本件特許を含む被告保有の知的財産権について，被告は，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●に対し，通常実施権を許諾しているところ，本件訂正について，上記各社から承諾（特許法１３４条の２第５項で準用する同法１２７条）を得ていないから，本件訂正は認められない旨主張する。これに対し，被告は，ライセンスの内容について秘密保持義務を負っているから，その内容について明らかにすることはできないと主張する。そこで，検討するに，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●


以上の事実によれば，被告との間で，提携，クロスライセンス及び和解等をした企業は，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●であると認められる。そして，証拠（乙９，１０）及び弁論の全趣旨によれば，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●について，本件特許について，最初の訂正審判請求（甲４９の１）がされた平成２４年１２月１７日よりも前に，被告が保有する特許の訂正に関して包括的な承諾を得ていたものと認められる。また，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●についても，被告が保有する特許の訂正に関して包括的な承諾を得ていたものと認められる。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●
原告は，事実実験公正証書（乙１０）において，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●については，いずれも代表取締役等代表権を有する者の記名押印はなく，訂正に関する承諾権限があることの立証はない旨主張する。しかし，本件訂正のような特許請求の範囲を減縮する訂正は，特許権者が特許の無効理由を避けるために，その必要に応じてなすのが通例であり，訂正の内容は，特許の専門的，技術的事項に関するものが多く，これを承諾するか否かは，各社の代表取締役等の代表権者が知的財産部長等に委任してその判断に委ねるのが合理的であり，通例であると解されるところである。そして，上記事実実験公正証書は，上記各社が訂正に関し承諾したことを上記各社の知的財産部長等の担当者が確認した旨をその内容とするものであるから，これによれば，上記各社とも，その知的財産担当部長等の担当者が訂正に関する承諾という事項について，その代表者から委任を受けており，その上でこれを承諾したと推認するのが合理的であり，これらの者が各社代表取締役等の代表権を有する者でなかったとしても，それによって上記各社が訂正に関し承諾したとの認定が左右されるものではない。したがって，原告の上記主張は採用することができない。また，本件特許が●●●●の契約の対象になっているか否かは明らかではないといわざるを得ないものの，本件特許は，白色ＬＥＤを実現するために重要な技術的意義を有するものと認められ（弁論の全趣旨），これを対象から除外して契約を行うことは考えにくい（合理的根拠はない。）ものと認められるから，本件特許が，原告が主張するように●●●●の契約の対象となっているものと推認することができる。そして，●●●●の各承諾は，いかなる訂正を目的とするかまで明確にした承諾であるということはできないものの，いずれも訂正審判を請求することを承諾するという趣旨でなされたものと解される。
以上によれば，被告は，本件特許の訂正について，●●●●から特許法１２７条の承諾を得ていたものと認められる。
(3)以上によれば，原告の主張する取消事由１は理由がない。３取消事由２（分割要件に関する判断の誤り）について原告は，原出願明細書の段落【００７８】ないし【００８０】，【００８２】ないし【００８３】の記載によれば，原出願明細書の実施の形態２で用いられるフォトルミネセンス蛍光体は，「Ｙ，Ｇｄ，Ｌａ及びＳｍ」と「Ａｌ及びＧａ」のみであり，「組成の異なる２種類以上のフォトルミネセンス蛍光体を組み合わせ」る場合における「フォトルミネセンス蛍光体」について，「Ｙ，Ｌｕ，Ｓｃ，Ｌａ，Ｇｄ及びＳｍからなる群から選ばれた少なくとも１つの元素」と「Ａｌ，Ｇａ及びＩｎからなる群から選ばれる少なくとも１つの元素」のうち，「Ｌｕ，Ｓｃ」と「Ｉｎ」は含まれていないから，原出願明細書に記載されていない特定をする本件特許（分割出願）は，分割要件に反するものである旨主張する。


そこで，本件出願（分割出願）の適法性について検討するに，原出願明細書（甲１６）の段落【００４４】ないし【００４６】，【００４８】，【００７９】ないし【００８１】，【０１２７】ないし【０１２９】には，それぞれ，前記１(1)アのとおり，本件明細書の段落【００４４】ないし【００４６】，【００４８】，【００７９】ないし【００８１】，【０１２７】ないし【０１２９】と同一の記載がある。そうすると，前記１(1)のとおり，原出願明細書には，実施の形態２で用いられるフォトルミネセンス蛍光体として，Ｙ，Ｌｕ，Ｓｃ，Ｌａ，Ｇｄ及びＳｍから選択された少なくとも１つの元素と，Ａｌ，Ｇａ及びＩｎから選択された少なくとも１つの元素とを含み，セリウムで付活され，互いに組成の異なる２種類以上のガーネット系蛍光体が記載されているものと認められる。
したがって，本件訂正発明は，原出願明細書に包含された発明であり，本件特許は，特許法４４条１項所定の要件を満たす適法な分割出願であると認められるとした審決の判断に誤りはなく，原告の上記主張は採用することができない。以上によれば，原告の主張する取消事由２は理由がない。４取消事由３（特許法３６条６項１号（サポート要件）及び同条４項１号（実施可能要件）に関する判断の誤り）について
(1)サポート要件について
ア本件訂正明細書の段落【００４４】ないし【００４６】，【００４８】，【００７９】ないし【００８１】，【０１２７】ないし【０１２９】の記載は，いずれも，前記２(1)アのとおり，本件明細書の記載と同一である。したがって，前記２(1)のとおり，本件訂正明細書には，実施の形態２で用いられるフォトルミネセンス蛍光体として，Ｙ，Ｌｕ，Ｓｃ，Ｌａ，Ｇｄ及びＳｍから選択された少なくとも１つの元素と，Ａｌ，Ｇａ及びＩｎから選択された少なくとも１つの元素とを含み，セリウムで付活され，互いに組成の異なる２種類以上のガーネット系蛍光体が記載されているものと認められ，また，コーティング部の表面側から発光素子に向かってフォトルミネセンス蛍光体の分布濃度を高くすることも記載されているものと認められる。
イ本件訂正発明の解決しようとする課題は，「より高輝度で，長時間の使用環境下においても発光光度及び発光光率の低下や色ずれの極めて少ない発光装置を提供すること」（【００１０】）であるところ，本件訂正明細書には，「実施形態１，２の発光ダイオードは・・・高輝度の発光を可能にし，長時間の使用に対して発光効率の低下や色ずれが少ない」（【００３８】），「実施形態１の発光ダイオードに用いた，セリウムで付活されたガーネット系フォトルミネッセンス蛍光体は耐光性及び耐候性を有するので・・・発光色の色ずれや発光輝度の低下が極めて少ない白色光が発光できる。」（【００４５】），「実施形態２に用いられるセリウムで付活されたイットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体（ＹＡＧ系蛍光体）は，実施形態１と同様，ガーネット構造を有するので，熱，光及び水分に強い。」（【００８３】）と記載されているのであるから，上記アのフォトルミネセンス蛍光体を用いた場合に，本件訂正発明の課題が解決できることは，当業者にとって明らかであるといえる。ウ以上のとおり，本件訂正発明は，発明の詳細な説明に記載されたものであって，サポート要件を満たしているから，その旨の審決の判断に誤りはない。
(2)実施可能要件について


ア本件訂正明細書には，実施の形態１におけるフォトルミネセンス蛍光体の作製方法として，「このようなフォトルミネセンス蛍光体は，Ｙ，Ｇｄ，Ｃｅ，Ｓｍ，Ａｌ及びＧａの原料として酸化物，又は高温で容易に酸化物になる化合物を使用し，それらを所定の化学量論比で十分に混合して混合原料を作製し，作製された混合原料に，フラックスとしてフッ化アンモニウム等のフッ化物を適量混合して坩堝に詰め，空気中１３５０～１４５０℃の温度範囲で２～５時間焼成して焼成品を得，次に焼成品を水中でポールミルして，洗浄，分離，乾燥，最後に篩を通すことにより作製できる。」（【００５７】），「上述の作製方法において，混合原料は，Ｙ，Ｇｄ，Ｃｅ，Ｓｍの希土類元素を化学量論比で酸に溶解した溶解液を蓚酸で共沈したものを焼成して得られる共沈酸化物と，酸化アルミニウム，酸化ガリウムとを混合することにより作製してもよい。」（【００５８】）と記載されており，実施の形態２におけるフォトルミネセンス蛍光体の作製方法として，「Ｙ，Ｇｄ，Ｃｅ，Ｌａ，Ａｌ，Ｓｍ及びＧａの原料として酸化物，又は高温で容易に酸化物になる化合物を使用し，それらを化学量論比で十分に混合して原料を得る。又は，Ｙ，Ｇｄ，Ｃｅ，Ｌａ，Ｓｍの希土類元素を化学量論比で酸に溶解した溶解液を蓚酸で共沈したものを焼成して得られる共沈酸化物と，酸化アルミニウム，酸化ガリウムとを混合して混合原料を得る。これにフラックスとしてフッ化アンモニウム等のフッ化物を適量混合して坩堝に詰め，空気中１３５０～１４５０℃の温度範囲で２～５時間焼成して焼成品を得，次に焼成品を水中でボールミルして，洗浄，分離，乾燥，最後に篩を通すことで得ることができる。」（【００８４】）と記載されている。本件訂正明細書の上記記載には，フォトルミネセンス蛍光体の構成元素がＬｕ，Ｓｃ，Ｉｎである場合が含まれていないものの，Ｌｕ，Ｓｃは，Ｙ，Ｇｄ，Ｃｅ，Ｌａ，Ｓｍと同様，希土類元素であり，Ｉｎは，Ａｌ，Ｇａと同様，第１３族元素でありその酸化物である酸化インジウムも知られているから（上記各構成元素を同等に扱うことができないとする事情はない。），本件訂正明細書の上記記載に接した当業者であれば，構成元素がＬｕ，Ｓｃ，Ｉｎである場合にも，同様にして，フォトルミネセンス蛍光体を作製できるものと認められる。イまた，本件訂正明細書には，実施形態１におけるフォトルミネセンス蛍光体の濃度分布について，「フォトルミネセンス蛍光体の分布は，フォトルミネセンス蛍光体を含有する部材，形成温度，粘度やフォトルミネセンス蛍光体の形状，粒度分布などを調整することによって種々の分布を実現することができ，発光ダイオードの使用条件などを考慮して分布状態が設定される。」（【００４８】）と記載されており，実施形態２についても，「実施形態１と同様に，フォトルミネセンス蛍光体の分布を種々変える・・・ことによって耐候性の強い特性を発光ダイオードに持たせることができる。このような分布はフォトルミネセンス蛍光体を含有する部材，形成温度，粘度やフォトルミネセンス蛍光体の形状，粒度分布などを調整することによって種々調整することができる。」（【００８１】）と記載されているから，フォトルミネセンス蛍光体の構成元素がＬｕ，Ｓｃ，Ｉｎである場合にも，上記の濃度分布の調整方法を適用できることは，当業者にとって明らかであると認められる。ウしたがって，フォトルミネセンス蛍光体の構成元素がＬｕ，Ｓｃ，Ｉｎである場合も含め，発明の詳細な説明の記載は，当業者が本件訂正発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているものと認められるから，その旨の審決の判断に誤りはない。
(3)原告の主張について
原告は，被告が，２種類の蛍光体がどちらも「ＹＡＧ：Ｃｅ」となる場合であっても，賦活剤であるＣｅの量を変化させることで発光色の異なる２種類の蛍光体を得ることができると主張していることを前提に，本件訂正明細書の記載によると，Ｃｅの濃度の変化によって変化させることができるのは，発光「輝度」であり，発光「色」自体を変化させることができることは記載されていないし，本件訂正発明の「組成の異なる」に「Ｃｅの濃度を変化させること」が含まれるとも一切記載されていないから，Ｃｅの濃度変化により，発光色を変化させることが，本件訂正発明の組成の異なる「２種類の蛍光体」に含まれるということであれば，これらは本件訂正明細書によってサポートされていないこととなるから，サポート要件違反があることになる旨主張する。
しかし，ＹＡＧ系の蛍光体において，賦活剤であるＣｅの量を変化させることで発光色が変化するものと認められるから（乙１），発明の詳細な説明の記載は，当業者において本件訂正発明の課題が解決されるものと認識することができる程度のものであると認められる。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。５取消事由４（本件訂正発明と基礎出願に記載された発明との共通部分の存否についての判断の誤り）について
原告は，審決は，本件訂正発明と基礎出願に記載された発明との共通部分の存否についての認定判断を誤っている旨主張する。しかし，審決は，優先権主張を認めながらも，念のため，甲２５発明あるいは甲２６発明を主引例とする，本件訂正発明の新規性，進歩性についても判断しているため，まず，取消事由５及び６について判断する。
６取消事由５（本件訂正発明と甲２５発明の相違点の認定，判断の誤り）につ
いて
(1)甲２５発明の内容等
ア甲２５文献の記載
甲２５文献（甲２５）には，次のとおりの記載がある（図面は別紙甲２５文献図面等目録参照）。
(ｱ)「１．    はじめに・・・
我々はＬＥＤをより豊かな光源とするためにその色表現力を追求し，ＬＥＤと蛍光体を組み合わせることで，従来にない高輝度の白色ＬＥＤを開発，製品化したので報告する。」（５頁下３行～末行）
(ｲ)「３．白色ＬＥＤの製法


今回開発した白色ＬＥＤの製作プロセスを図１に示す。ＬＥＤチップとしては，ＩｎＧａＮ系の青色ＳＱＷ－ＬＥＤを用いた。また蛍光体は，Ｙ２Ｏ３，Ａｌ２Ｏ３，Ｇｄ２Ｏ３，Ｇａ３Ｏ３，ＣｅＯ２の原料粉末を所定量ずつ混合したものを，１４００℃程度の高温で焼成し，乾燥，分級などの処理をして合成した。ランプの組立の際，リードフレームのカップ底面にマウントしたＬＥＤチップに対し，蛍光体を表面に薄くコーティングした。さらにチップを外部環境から保護するために集光レンズを兼ねたエポキシ樹脂で周囲を封止した。」（６頁１１～１９行）
(ｳ)「４．    基本特性の評価
４．１白色ＬＥＤの構造
図２に今回作成した白色ＬＥＤの構造図を示す。基本的な構造についてはＩｎＧａＮを使った青色ＬＥＤランプと同じであるが，蛍光体をＬＥＤチップ表面に薄く塗布している点が大きく異なっている。
ＬＥＤから放出された光は，蛍光体層の中に入射して層内で何回かの吸収と散乱を繰り返した後，外部へ取り出される。ＬＥＤの発光は・・・４６５ｎｍをピークとする青色光であり半値幅３０ｎｍの非常に鋭いスペクトルをもっている。この青色光の一部は散乱を繰り返す内に蛍光体に吸収され，蛍光体から淡黄緑色の蛍光（ｆｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ）が発せられる。放出された蛍光もやはり蛍光体層の中で吸収と散乱を受けながら外部へ取り出される。結局最終的に外部へ取り出される光は，ＬＥＤの青色光と淡黄緑色の蛍光を足し合わせた・・・スペクトルになる。」（６頁２０行～７頁４行）
(ｴ)「４．２    蛍光体の評価
今回白色ＬＥＤに使用した蛍光体は（Ｙ，Ｇｄ）３（Ａｌ，Ｇａ）５Ｏ１２：Ｃｅの組成式で表され・・・る。・・・母体材料は，一般にＹＡＧ（ヤグ）として知られるＹ３Ａｌ５Ｏ１２（イットリウムアルミニウムガーネット）のＹサイト，Ａｌサイトの一部をＧｄ，Ｇａでそれぞれ置換したもので，ガーネット構造の非常に安定な酸化物である。・・・
表２は今回実験に使用した蛍光体の一覧である。輝度や効率については，置換量＝０のＹ３Ａ１５Ｏ１２：Ｃｅの値を１００として規格化した。表２の①～⑥に対応する蛍光体について，青色ＬＥＤの発光波長に相当する４６０ｎｍの光で励起した時の発光スペクトルを図６に示す。図から，Ｙ３Ａｌ５Ｏ１２のＡｌをＧａで置換すると短波長側へ（②，③），ＹをＧｄで置換すると長波長側へ（④，⑤，⑥）へ，置換量に応じて連続的に発光波長が移動することがわかる。」（８頁８～２２行）
(ｵ)「４．３    白色ＬＥＤの評価
表２の①～⑦に対応する蛍光体とピーク波長４６５ｎｍの青色ＬＥＤを組み合わせてできる白色ＬＥＤの色再現範囲を図８に示す。白色ＬＥＤの発光色は，青色ＬＥＤ起源の色度点と蛍光体起源の色度点を結ぶ直線上に位置するので，①～⑦の蛍光体を使用することで色度図中央の広範な白色領域をすべてカバーすることができる。図９は，ＬＥＤチップ上に塗布する蛍光体のコーティング量を変えてＬＥＤの発光色変化を調べたものである。予想された通りコーティング分散量を増やすと蛍光体の発光色へ，逆に減らすと青色ＬＥＤの発光色へと近づいていった。」（１１頁１～９行）
イ甲２５発明の特徴
上記アによれば，甲２５発明の特徴は，次のとおりである。甲２５発明は，ＬＥＤと蛍光体を組み合わせることで開発，製品化された高輝度の白色ＬＥＤであって，ＬＥＤをより豊かな光源とするためにその色表現力を追求したものである（ア(ｱ））。
甲２５発明は，リードフレームのカップ底面にＬＥＤチップをマウントし，蛍光体を樹脂に分散し，ＬＥＤチップの表面に薄くコーティングし，チップを外部環境から保護するために集光レンズを兼ねたエポキシ樹脂で周囲を封止した白色ＬＥＤであって，前記ＬＥＤチップは，ＩｎＧａＮ系の青色ＳＱＷ－ＬＥＤであり（ア（ｲ），図１，２），蛍光体は，（Ｙ，Ｇｄ）３（Ａｌ，Ｇａ）５Ｏ１２：Ｃｅの組成式で表され，Ｙ３Ａｌ５０１２のＡｌをＧａで置換すると短波長側へ（②，③），ＹをＧｄで置換すると長波長側へ（④，⑤，⑥），置換量に応じて連続的に発光波長が移動し（ア(ｴ），表２，図６），前記ＬＥＤの発光は，４６５ｎｍをピークとする青色光であり，この青色光の一部は散乱を繰り返す内に蛍光体に吸収され，蛍光体から淡黄緑色の蛍光が発せられ，ＬＥＤの青色光と淡黄緑色の蛍光を足し合わせた光が外部へ取り出される（ア(ｳ）），白色ＬＥＤである。
ウ甲２５発明の認定


甲２５発明の要旨は，前記第２，４(2)アのとおりであると認められる。(2)本件訂正発明と甲２５発明との一致点及び相違点の認定審決が認定した本件訂正発明と甲２５発明の一致点及び相違点は，前記第２，４(2)イ，ウのとおりであるのに対し，原告は，審決が認定した相違点はいずれも相違点ではない旨主張するので，以下，相違点の認定について検討する。
ア相違点１について
(ｱ)審決が認定した本件訂正発明と甲２５発明の相違点１は，本件訂正発明は，「前記コーティング樹脂中のフォトルミネセンス蛍光体の濃度が，前記コーティング樹脂の表面側から前記ＬＥＤチップに向かって高くなって」いるのに対し，甲２５発明は，ＬＥＤチップの表面にコーティングする樹脂に蛍光体を分散しているものの，蛍光体の濃度がＬＥＤチップに向かって高くなるものか否か明らかでない点である。
(ｲ)甲２５文献には，蛍光体の塗布（コーティング）に関し，「リードフレームのカップ底面にマウントしたＬＥＤチップに対し，蛍光体を表面に薄くコーティングした。」（(1)ア(ｲ)），「蛍光体をＬＥＤチップ表面に薄く塗布している」（（1）ア（ｳ））及び「図９は，ＬＥＤチップ上に塗布する蛍光体のコーティング量を変えてＬＥＤの発光色変化を調べたものである。」（(1)ア(ｵ)）との記載があり，「図１．白色ＬＥＤの製作プロセス」には，「ＹＡＧ蛍光体」を「樹脂に分散」したものを「蛍光体コーティング」することが矢印を用いて表されている。
甲２５文献の図１の上記記載を考慮すると，甲２５発明においては，樹脂に分散させない粉末状の蛍光体をＬＥＤチップ表面に塗布（コーティング）するのではなく，蛍光体を分散させた樹脂をＬＥＤチップ表面に塗布（コーティング）していることが認められる。甲２５文献には，完成後の白色ＬＥＤにおいて，蛍光体を樹脂中にどのような濃度分布で分散させるのかについての記載はないところ，樹脂中の蛍光体の濃度分布は，樹脂の種類，粘度，硬化条件，蛍光体の粒径等の条件によって変化するものであるから，蛍光体の比重が樹脂よりも大きいとしても，それのみをもって直ちに，蛍光体の濃度が樹脂の表面側からＬＥＤチップに向かって高くなるということはできないし，当業者にとって，このような蛍光体の濃度分布が技術常識であったということもできない。
以上によれば，甲２５発明が，相違点１に係る本件訂正発明の構成を備えているということはできないから，相違点１は実質的な相違点であって，審決の判断に誤りはない。
イ相違点２について
(ｱ)審決が認定した本件訂正発明と甲２５発明の相違点２は，Ｙ，Ｌｕ，Ｓｃ，Ｌａ，Ｇｄ及びＳｍからなる群から選ばれた少なくとも１つの元素を含んでおり，かつ，Ａｌ，Ｇａ及びＩｎからなる群から選ばれる少なくとも１つの元素を含んでなるＣｅで付括されたガーネット系フォトルミネセンス蛍光体が，本件訂正発明では，「互いに組成の異なる２種類以上」であるのに対し，甲２５発明では，そのように特定されるものか否か明らかではない点である。
(ｲ)甲２５文献には，組成式が（Ｙ，Ｇｄ）３（Ａｌ，Ｇａ）５Ｏ１２：Ｃｅの蛍光体として，組成の異なる７種類の蛍光体が記載されており（①～⑦，表２），これら蛍光体の種類の選択と含有量の増減によって，図８の色度図中央にある扇形の白色領域の発光色を実現できることが記載されているところ（（1）ア（ｵ），図８，９），上記記載は，①～⑦の蛍光体のいずれか１種類を選択し，その含有量を増減することで，青色ＬＥＤ起源の色度点と当該蛍光体起源の色度点を結ぶ直線上の任意の色度点を実現でき（直線上の色度点は，蛍光体の含有量を増やせば蛍光体起源の色度点に近づき，蛍光体の含有量を減らせば青色ＬＥＤ起源の色度点に近づく。），選択する蛍光体の範囲を①～⑦とすることによって，上記直線が選択した蛍光体に応じて異なったものとなって，上記扇形の白色領域の色度点を実現できることを意味するものであると解される。そして，上記直線が，青色ＬＥＤ起源の色度点と①～⑦のいずれか１種類の蛍光体起源の色度点を結ぶことで形成されるものであることを踏まえれば，甲２５文献の上記記載において，蛍光体として①～⑦のいずれか１種類を選択することを前提にしていることは，当業者にとって明らかであると認められる。甲２５文献には，その他，組成の異なる複数種類の蛍光体を樹脂に分散して用いることは記載も示唆もされていない。
したがって，甲２５発明が，相違点２に係る本件訂正発明の構成を備えているということはできないから，相違点２は実質的な相違点であって，審決の判断に誤りはない。
ウ原告の主張について
(ｱ)相違点１について
ａ原告は，甲１２文献に記載されているとおり，蛍光体を発光部分に集中して接近させる必要があるということが技術常識であったことから，蛍光体を発光ダイオード付近に集中させる必要があることは明らかであり，甲２５文献における「薄く塗布」という記載から，蛍光体がチップ表面にあるということは明らかである旨主張する。


しかし，甲１２文献には，赤外発光性の発光ダイオードの発光部分に，赤外線の励起によって可視光を発する蛍光体を塗布した可視発光性の発光素子を形成する際に，少量の蛍光体を発光部分に集中し接近させて塗布する必要があるところ，従来の刷毛塗りあるいは沈降法などの方法では，発光部分の小さい表面上に発光部分からの赤外線の全反射をさけて効率良く可視発光を取り出すための均一なドーム状の蛍光体塗膜を再現性良く得ることは非常に困難であったため，この問題を解決するための方法が記載されている。具体的には，発光ダイオード素子の発光部分を有する端面に，蛍光体粉末および分散媒を付着させ（第１図（ａ）～（ｃ）），次いで上記発光部分が下方に位置する様に上記発光ダイオード素子を倒立して保持し，その下端に懸垂して付着している上記分散媒の液滴中で上記蛍光体粉末が下方に集中して沈降した状態で（同（ｄ）），上記分散媒を乾燥させること（同（ｅ））を特徴とする方法が記載されている（第１図については，別紙甲１２文献図面目録参照）。甲１２文献の記載によれば，第１図（ｄ）の発光ダイオード素子を倒立状態で保持することで，蛍光体粉末が，ドーム状の分散媒の頂点付近に沈降した状態となり，この状態で分散媒中の溶剤を気化させることにより，最終的には，同図（ｅ）にように，蛍光体粉末は発光端面を中心とする付近にドーム状になって付着するものと認められるところ，甲１２文献の「均一なドーム状塗膜」，「均一なドーム状のけい光体塗膜」という記載を考慮すると，発光ダイオード素子完成後の蛍光体粉末は，分散媒中に均一に分散しているか，そうでないとしても，ドーム状の分散媒の表面付近の濃度が発光端面付近の濃度よりも高い状態で分散しているものと認められる。したがって，甲１２文献には，蛍光体の濃度が分散媒の表面側から発光ダイオード素子の発光端面に向かって高くなることが記載されているとはいえないし，その他，蛍光体を発光部分に集中して接近させる必要があるということが技術常識であることを認めるに足りる証拠はない。
したがって，原告の上記主張は，その前提を欠くものであるから，採用することができない。なお，甲１２文献において，従来用いられていたとされる刷毛塗り又は沈降法は，蛍光体粉末の塗布方法として不適当なものとされているから，これらの方法を用いることを前提とする原告の上記主張は，この点においても採用することができない。
ｂ原告は，液体（樹脂）と固体（蛍光体）がある場合に，比重が異なれば，固体が浮く（浮揚）か，沈む（沈降）かのいずれかとなることは明らかであり，無機蛍光体とエポキシ樹脂では，無機蛍光体の比重が圧倒的に大きいことも技術常識である（甲１４，１５）から，無機蛍光体が沈降していくことも，本件特許出願前から技術常識であった（甲１０），さらに，本件特許の審査過程において出願人たる被告自身も認めたとおり（甲１３），蛍光体が沈殿するのは周知の事実であったから，ＹＡＧ蛍光体が樹脂中で沈降することは当然のことであって，このことは，少なくとも，甲２５文献に実質的に記載されているに等しい事項である旨主張する。しかし，甲２５文献には，完成後の白色ＬＥＤにおいて，蛍光体を樹脂中にどのような濃度分布で分散させるのかについての記載はなく，樹脂中の蛍光体の濃度分布は，樹脂の種類，粘度，硬化条件，蛍光体の粒径等の条件によって変化するものと認められるから，蛍光体の比重が樹脂よりも大きいとしても，それのみをもって直ちに，蛍光体の濃度が樹脂の表面側からＬＥＤチップに向かって高くなるということはできず，このような蛍光体の濃度分布が当業者の技術常識であったということもできないのは前記認定のとおりである。
また，本件特許の審査過程における被告が作成した意見書（甲１３）には，「本件出願当時において，発光ダイオードのコーティング樹脂やモールド樹脂には，シリコーン樹脂，エポキシ樹脂，ユリア樹脂などの耐候性優れた透明樹脂を使うことが一般的でしたが，樹脂の種類，粘度，硬化条件は目的に応じて適宜選択することが常識であり，また，樹脂中にフォトルミネッセンス蛍光体のような樹脂よりも比重の重い粒子を含有させる場合に，硬化前における樹脂の粘度を低くし，硬化前の保持時間を長くすれば，粒子が沈降することも当業者にとっては明白な事項でした。」との記載があることが認められる。しかし，上記記載は，上記意見書全体の記載内容に照らしても，硬化前の樹脂の粘度や樹脂の硬化条件等の設定によって，蛍光体の濃度が樹脂の表面側からＬＥＤチップに向かって高くなるようにすることが可能であることを一般論として主張したものにすぎず，蛍光体の比重が樹脂よりも大きければ，蛍光体の濃度が，無条件に樹脂の表面側からＬＥＤチップに向かって高くなるという趣旨をいうものではないと解される。
したがって，原告の上記主張は，その前提を欠くものであるから，採用することができない。
ｃなお，前記認定のとおり，甲１２文献には，蛍光体の濃度が分散媒の表面側から発光ダイオード素子の発光端面に向かって高くなることは記載も示唆もされていないから，本件特許の対応米国特許の訴訟結果に基づく原告の主張についても採用することはできない。
(ｲ)相違点２について


ａ原告は，甲２５文献の図８等の記載を根拠に，甲２５文献には，２種類以上の蛍光体を用いることが開示されているといえる旨主張する。甲２５文献には，図８について，「表２の①～⑦に対応する蛍光体とピーク波長４６５ｎｍの青色ＬＥＤを組み合わせてできる白色ＬＥＤの色再現範囲を図８に示す。白色ＬＥＤの発光色は，青色ＬＥＤ起源の色度点と蛍光体起源の色度点を結ぶ直線上に位置するので，①～⑦の蛍光体を使用することで色度図中央の広範な白色領域をすべてカバーすることができる。」との記載がある。この記載によれば，「①～⑦の蛍光体を使用することで色度図中央の広範な白色領域をすべてカバーすることができる」ことの根拠として，「白色ＬＥＤの発光色は，青色ＬＥＤ起源の色度点と蛍光体起源の色度点を結ぶ直線上に位置する」とされており，「蛍光体起源の色度点」は，図８の扇形部分の弧の部分にあり，①～⑦の蛍光体に対応する７つの点（○）を意味するから，「色度図中央の広範な白色領域をすべてカバーすることができる」という記載は，青色ＬＥＤ起源の色度点と，①～⑦の蛍光体起源の７つの色度点のそれぞれとを結ぶ７本の直線上にある色度点に対応する白色を実現できることを意味するものと解される。そうすると，「色度図中央の広範な白色領域をすべてカバーすることができる」という記載は，上記７本の直線上の色度点を表すことができれば，実質的に扇形部分の全ての色度点を表すことになるという趣旨で記載されていると認められる。また，甲２５文献の図２に「Ｌ：蛍光（緑～赤）」との記載があるとしても，この記載により，蛍光体を２種類以上組み合わせることが開示ないし示唆されているということはできない。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。ｂ原告は，２種類の蛍光体を用いることについて，青色ＬＥＤに緑色と赤色の蛍光体を用いて白色光を生成することは技術常識であったといえる（甲２６の１，２７，２８）から，審決は，相違点２の容易想到性の判断を誤っている旨主張する。しかし，甲２５発明は，青色ＬＥＤと１種類の蛍光体を組み合わせて，甲２５文献の図８の扇形部分の範囲の白色光を発する白色ＬＥＤを実現するものであるところ，甲２５文献には，複数種類の蛍光体を用いることの記載や示唆はなく，甲２６文献等にも，複数種類の蛍光体を用いることで解決できる課題があることは記載ないし示唆されていないから，甲２６文献等を参酌しても，甲２５発明において，当業者が複数種類の蛍光体を用いることを試みるものとは認められない。したがって，原告の上記主張は採用することができない。７取消事由６（本件訂正発明と甲２６発明の相違点の認定判断の誤り）について
(1)甲２６発明の内容等
ア甲２６文献には次の記載がある。
(ｱ)「青色発光ＧａＮ／６Ｈ－ＳｉＣチップを主要光源として用いて緑色，黄色，赤色及び白色発光ＬＥＤを作成した。」（４１７頁左欄要約欄１～３行）(ｲ)「ベースとなっている物理の原理は，有機ルミネセンス色素分子には一般的なルミネセンスダウンコンバージョン（ストークスシフト）の原理である。無機変換体であるＹ３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ３＋（４ｆ１）を用いて，白色発光ＬＥＤも実現されている。」（４１７頁左欄要約欄４～８行）
(ｳ)「窒化ガリウム（ＧａＮ）系青色発光ダイオードは現在市販されている。例えば，サファイア（α－Ａｌ２Ｏ３）基板，λｍａｘ＝４５０ｎｍの日亜［１］製ＳＱＷダイオードや，炭化ケイ素（６Ｈ－ＳｉＣ）基板，λｍａｘ＝４３０ｎｍのＣｒｅｅ［２］製「青色チップ」がある。これらの主要光源を効率的なポンプとして使用し，後に低エネルギーで光子発光させる有機系及び無機系のルミネセンス材料を励起できることを示していく。このようなルミネセンス変換（ＬＵＣＯ）の原理を図１に示す。今回は，有機色素分子を包含するエポキシ樹脂基体に埋め込まれ，標準的ＬＥＤ技術により透明エポキシ樹脂内に封入された反射体カップに接合されたＣｒｅｅ製ＬＥＤチップを使用する。」（４１７頁左欄下３行～右欄１０行）(ｴ)「同じ方法で，エポキシ樹脂に緑色及び赤色の発光色素を添加し，白色発光のＬＵＣＯ－ＬＥＤも作成した。・・・。
当然ながら，青色発光ＬＥＤのルミネセンスダウンコンバーションの原理は，有機系ルミネセンス材料に限られるものではない。ＬＵＣＯＬＥＤの応用には，広範囲の無機系蛍光材料を同様に検討すべきである。一例として，Ｃｒｅｅ製「青色チップ」を主要光源とし，黄色発光Ｙ３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ３＋（４ｆ１）変換体を用いて，白色発光ＬＵＣＯＬＥＤを実現した・・・。詳細については，他の機会に伝えることとする。」（４１８頁左欄１～１３行）
イ甲２６発明の認定
甲２６発明の要旨は，前記第２，４(3)アのとおりであると認められる。(2)本件訂正発明と甲２６発明との一致点及び相違点の認定審決が認定した本件訂正発明と甲２６発明の一致点及び相違点は，前記第２，４(3)イ，ウのとおりであるのに対し，原告は，審決が認定した相違点３は相違点ではなく，相違点４の容易想到性の判断は誤っている旨主張するので，以下，検討する。
ア相違点３について


(ｱ)審決が認定した本件訂正発明と甲２６発明の相違点３は，コーティング樹脂中のフォトルミネセンス蛍光体の濃度が，本件訂正発明では，「前記コーティング樹脂の表面側から前記ＬＥＤチップに向かって高くなって」いるのに対し，甲２６発明では，そのようになっているのか否か不明な点である。(ｲ)甲２６文献には，蛍光体の添加に関し，「有機色素分子を包含するエポキシ樹脂基体」，「エポキシ樹脂に緑色及び赤色の発光色素を添加」との記載があり，図１に「ＬＵＣＯ」（ルミネセンス変換）として，蛍光体を含有するエポキシ樹脂が記載されているものの，完成後の白色発光のＬＵＣＯ－ＬＥＤにおいて，蛍光体をエポキシ樹脂中にどのような濃度分布で分散させるのかについての記載はなく，樹脂中の蛍光体の濃度分布は，樹脂の種類，粘度，硬化条件，蛍光体の粒径等の条件によって変化するものと認められるから，甲２６発明の蛍光体である黄色発色Ｙ３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ３＋（４ｆ１）変換体の比重がエポキシ樹脂よりも大きいとしても，それのみをもって直ちに，当該蛍光体の濃度がエポキシ樹脂の表面側からＬＥＤチップに向かって高くなるということはできず，当業者にとって，このような蛍光体の濃度分布が技術常識であったということもできない。
したがって，甲２６発明が，相違点３に係る本件訂正発明の構成を備えているということはできないから，相違点３は実質的な相違点であって，審決の認定に誤りはない。
イ相違点４について
(ｱ)本件訂正発明と甲２６発明の相違点４は，本件訂正発明では，「前記フォトルミネセンス蛍光体は互いに組成の異なる２種類以上」であるのに対し，甲２６発明では１種類である点である。
(ｲ)甲２６発明は，前記窒化ガリウム（ＧａＮ）系青色発光ダイオードと蛍光体である黄色発光Ｙ３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ３＋（４ｆ１）変換体を組み合わせた白色発光ＬＥＤであり，甲２６文献には，蛍光体として，有機系ルミネセンス材用である緑色及び赤色の発光色素を添加して白色発光ＬＥＤを形成することが記載されているものの，無機材料の黄色発光Ｙ３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ３＋（４ｆ１）変換体の代わりに，Ｃｅで付活された緑色及び赤色のＹＡＧ（イットリウム・アルミニウム・ガーネット）系蛍光体を用いることは，記載も示唆もされていない。また，無機材料の蛍光体については，青色発光ダイオードと１種類の黄色発光Ｙ３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ３＋（４ｆ１）変換体を組み合わせることで白色発光ＬＥＤを実現しており，この点について格別の問題点が指摘されていない甲２６発明において，あえて蛍光体材料を２種類以上のＣｅで付活された緑色及び赤色のＹＡＧ系蛍光体に置き換えることに合理性があるとはいえない。さらに，甲２６発明において，黄色発光Ｙ３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ３＋（４ｆ１）変換体に加えて，これと異なる組成のＣｅで付活されたＹＡＧ系蛍光体を追加して使用することについても，甲２６文献には記載も示唆もされていない。(ｳ)甲２７文献には，①赤色ＬＥＤ（又は緑色ＬＥＤ）と，内部に青色及び緑色（又は赤色）の染料を浸透させた透光性のガラス体を備え，ガラス体を透過した赤色ＬＥＤの赤色光（又は緑色ＬＥＤの緑色光）と，外部光が青色及び緑色（又は赤色）の染料で反射されて外部に放出された青色光及び緑色光（又は赤色光）とを混合することによって白色光を生成する白色発光装置，②緑色ＬＥＤ，赤色ＬＥＤ，青色染料を浸透させた透光性の封止体を備え，封止体を透過した緑色ＬＥＤの緑色光及び赤色ＬＥＤの赤色光と，外部光が青色染料で反射されて外部に放出された青色光によって白色光を生成する白色発光装置がそれぞれ記載されているものの，これらの白色発光装置は，青色ＬＥＤを励起光源とするものではないから，白色光を生成する機序は甲２６発明とは異なるものと認められる。さらに，甲２８文献には，近ＵＶ（近紫外）発光ダイオード（ｎ－ＵＶＬＥＤ），青色蛍光体（ＺｎＳ：Ａｇ），緑色蛍光体（ＺｎＳ：Ｃｕ，Ａｌ），赤色蛍光体（ＺｎＣｄＳ：Ａｇ）を用いて，近ＵＶ発光ダイオードの近ＵＶ光（近紫外光）を励起源とし，上記各蛍光体から発せられる青色光，緑色光及び赤色光によって白色光を生成できる技術が記載されているものの，近ＵＶ発光ダイオードの近ＵＶ光（近紫外光）は，各蛍光体の励起用としてのみ用いられており，白色光の成分としては用いられていないから，白色光を生成する機序は甲２６発明とは異なるものである。そうすると，甲２７文献及び甲２８文献には，相違点４に係る本件訂正発明の構成が開示ないし示唆されているということはできないし，甲２６発明において，蛍光体材料として複数種類のＣｅで付活されたＹＡＧ系蛍光体を用いることについて，裏付けとなる技術常識を認めるに足りる証拠もない。
また，甲２７文献及び甲２８文献には，１種類の蛍光体を用いた場合には解決できず，複数種類の蛍光体を用いることで解決できる課題があることは記載ないし示唆されていないのであるから，甲２７文献及び甲２８文献に記載された内容を考慮しても，甲２６発明において，当業者が，蛍光体材料として複数種類のＣｅで付活されたＹＡＧ系蛍光体を用いることを試みるものとは認められない。
ウ原告の主張について
(ｱ)相違点３について


平成３０年１０月３０日判決言渡
平成２９年（行ケ）第１０１５８号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成３０年９月１８日
判        決
原              告     スリー・ディー・マトリックス
インク
同訴訟代理人弁理士    南    条      雅      裕
瀬    田      あや    子
伊    波      興一    朗
被              告    マサチューセッツインスティ
テュートオブ    テクノロジー
被              告    バーシテックリミテッド被告ら訴訟代理人弁理士松        谷    道    子
田      村              啓
坂      田    啓    司
主        文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１請求
特許庁が無効２０１６－８０００８２号事件について平成２９年３月２１日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
(1)被告マサチューセッツ    インスティテュートオブ    テクノロジーは，発明の名称を，「止血および他の生理学的活性を促進するための組成物および方法」とする特許出願（優先権主張：平成１７年４月２５日，米国。平成１８年１月１３日，米国。）をし，平成２５年２月２２日，設定の登録（特許第５２０４６４６号）を受けた（請求項の数１７。以下，この特許を「本件特許」という。甲１５１）。その後，同被告は，被告バーシテックリミテッドに対し，その特許権の持分の一部を譲渡した。
(2)原告は，平成２８年７月１３日，本件特許について特許無効審判を請求し，無効２０１６－８０００８２号事件として係属した（乙１）。(3)特許庁は，平成２９年３月２１日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との別紙審決書（写し）記載の審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同月３０日，原告に送達された。なお，出訴期間として９０日が附加された。(4)原告は，平成２９年７月２７日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項１ないし１７の記載は，次のとおりである（甲１５１）。以下，請求項１ないし１７に係る発明を「本件発明１」などといい，併せて「本件各発明」という。また，その明細書を，図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項１】必要部位において，出血を抑制するための処方物であって，該処方物は，自己集合性ペプチドを含み，ここで，該自己集合性ペプチドが，アミノ酸配列ＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡ（配列番号１）に示す１つの反復サブユニットもしくは複数の反復サブユニットからなるか，またはその混合物からなり，該自己集合性ペプチドのみが，該処方物における自己集合性ペプチドである，処方物。【請求項２】身体上もしくは体内への投与のための薬学的に許容され得る担体および／または非線維性因子をさらに含む，請求項１に記載の処方物。【請求項３】前記処方物が，治療剤，予防剤，診断剤，薬学的に許容され得る希釈剤，充填剤または油をさらに含む，請求項１に記載の処方物。【請求項４】前記処方物が，微粒子，ポリマーマトリックス，ヒドロゲル，織物，包帯，縫合糸またはスポンジ内に組み込まれる，請求項１に記載の処方物。【請求項５】前記自己集合性ペプチドが，１．０％～１０．０％の濃度である，請求項１に記載の処方物。
【請求項６】前記自己集合性ペプチドが，１．０％～３．０％の濃度である，請求項５に記載の処方物。
【請求項７】前記自己集合性ペプチドが，２．０％～３．０％の濃度である，請求項５に記載の処方物。
【請求項８】前記処方物が，スプレー，注射，注入，塗布もしくはコーティングの形態である，請求項１～７のいずれかに記載の処方物。【請求項９】前記処方物が，オブラート，ディスク，ゲル，ストリップ，膜，錠剤，溶液，懸濁液またはエマルジョンの形態である，請求項１～７のいずれかに記載の処方物。
【請求項１０】前記処方物がさらに，抗炎症剤，血管収縮薬，抗感染薬，麻酔剤，増殖因子，細胞，有機化合物，生体分子，着色剤，ビタミンまたは金属を含む，請求項１～９のいずれかに記載の処方物。
【請求項１１】前記必要部位が，血管，組織，泌尿器系領域，肺，硬膜，腸，胃，心臓，胆管，尿路，食道，脳，脊髄，胃腸管，肝臓，筋肉，動脈，静脈，神経系，眼，耳，鼻，口，咽頭，呼吸器系，心血管系，消化器系，泌尿器系，生殖器系，筋骨格系，外皮もしくは吻合部位の内部にあるか，または隣接している部位である，請求項１～１０のいずれかに記載の処方物。
【請求項１２】腫瘍の切除の間に投与されることを特徴とする，請求項１～１１のいずれかに記載の処方物。
【請求項１３】角膜の修復の間に投与されることを特徴とする，請求項１～１１のいずれかに記載の処方物。
【請求項１４】動脈瘤に投与されることを特徴とする，請求項１～１１のいずれかに記載の処方物。
【請求項１５】潰瘍に投与されることを特徴とする，請求項１～１１のいずれかに記載の処方物。
【請求項１６】火傷に投与されることを特徴とする，請求項１～１１のいずれかに記載の処方物。
【請求項１７】前記処方物がさらに着色剤を含む，請求項１～１１のいずれかに記載の処方物。
３本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は，別紙審決書（写し）のとおりである。要するに，本件発明１は，下記アの引用例１により利用可能となった発明（以下「引用発明」という。）並びに下記イの引用例２及び下記ウの引用例３により利用可能となった事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから，特許法２９条２項の規定に違反して特許されたものではない，などというものである。ア引用例１：（省略）（ただし，平成１７年４月１５日に掲載されたもの。甲１の１）
イ引用例２：（省略）（ただし，平成１７年４月１６日に掲載されたもの。甲１の２）
ウ引用例３：（省略）（ただし，平成１７年４月１６日に掲載されたもの。甲１の３）


(2)本件審決が認定した引用発明，本件発明１と引用発明との一致点及び相違点は，以下のとおりである。なお，以下，アルギニン（Ｒ），アラニン（Ａ），アスパラギン酸（Ｄ）の各アミノ酸が，ペプチド結合により，ＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡのとおり配列された物質を「ＲＡＤＡ１６」ということがある。
ア引用発明
Ａｃ－ＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡ－ＣＯＮＨ２を含む１％水溶液，３％水溶液又は３％ゲル。
イ一致点
自己集合性ペプチドを含む処方物であって，該自己集合性ペプチドが，アミノ酸配列ＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡに示す１つの反復サブユニットもしくは複数の反復サブユニットからなるか，またはその混合物からなる，処方物である点。
ウ相違点
本件発明１の自己集合性ペプチドを含む処方物は，必要部位において，出血を抑制するための処方物であって，処方物中の該自己集合性ペプチドが，アミノ酸配列ＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡに示す１つの反復サブユニットもしくは複数の反復サブユニットからなるか，またはその混合物のみであるのに対し，引用発明は，必要部位において，出血を抑制するための処方物ではなく，処方物中の自己集合性ペプチドの組成も明らかでない点。
４取消事由
(1)本件発明１の進歩性判断の誤り（取消事由１）ア引用発明の認定並びに一致点及び相違点の認定の誤り
イ容易想到性の判断の誤り
(2)本件発明２ないし１７の進歩性判断の誤り（取消事由２）
第３当事者の主張
１取消事由１（本件発明１の進歩性判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)引用発明の認定並びに一致点及び相違点の認定
ア引用発明の認定の誤り
(ア)引用例１ないし３は，ペプチドのバイオマテリアル製品「ＰｕｒａＭａｔｒｉｘＴＭ」（以下「本件製品」という。）を紹介するために設けられたウェブページの各ページであり，相互にリンクされている。
したがって，引用発明は，引用例１ないし３の全体から把握されるものとして認定されなければならない。
(イ)そして，引用例３には，本件製品の用途の一つが「止血剤」であると記載されている。
また，引用例１には，本件製品がＮａＣｌとの接触によりゲル化するという作用機序のほか，ゲル化した状態の巨視的写真，微視的写真が記載され，ＲＡＤＡ１６のゲル構造がファイバー構造であることや，人体への適用のために網羅的に動物実験が行われていることも記載されている。さらに，優先日当時，ゲルの医療用途として，ゲル化をもたらす成分を出血部位に適用しゲル化させることにより出血を抑制させることは最もよく知られた医療用途の１つであった。したがって，本件製品が，血液中のＮａＣｌ成分と接触することによってゲル化して止血するものであることは明らかである。
(ウ)よって，引用発明として，本件製品の用途が止血剤である旨認定すべきである。
イ一致点及び相違点の認定の誤り
正しく認定した引用発明と本件発明１を対比すれば，引用発明と本件発明１とは，ＲＡＤＡ１６以外の自己集合性ペプチドを含むか否かという点において一応相違するにすぎない。
しかし，下記(2)エのとおり，かかる相違点をもって，本件発明１が進歩性を有するということはできない。
(2)容易想到性の判断
仮に，本件審決が認定したとおり，本件発明１と引用発明との相違点が認められたとしても，当該相違点は，本件発明１は，引用発明と対比して「必要部位において，出血を抑制するための処方物であ」って，「当該自己集合性ペプチドのみが，該処方物における自己集合性ペプチドである」という点で相違するというものである。
そして，必要部位において出血を抑制するための処方物である点については下記アないしウのとおり，ＲＡＤＡ１６以外の自己集合性ペプチドを含まない点については下記エのとおり，当業者が容易に想到し得るものである。そして，下記オのとおり，本件発明１の効果は当業者が予測し得たものである。
ア止血効果の確認
引用例３には，本件製品の用途が止血剤である旨記載されているほか，引用例１には，ＲＡＤＡ１６のゲル化の作用機序，ゲル化した状態の写真等が記載され，さらに感染のおそれもないと記載されている。したがって，本件製品を止血剤として用いることの記載，示唆がある。そして，本件製品をそのまま止血に用いる試験さえすれば，本件製品に止血効果があることを確認できる。また，ＲＡＤＡ１６水溶液は，３％濃度で１００％の止血効果，１％濃度で約４１．７％の止血効果が得られる（甲３）。当業者が「他の成分として何を追加したら止血するのか分からない」といった困難に直面することもない。よって，技術常識，周知技術によって補うまでもなく，当業者は，ＲＡＤＡ１６の止血効果を確認することを動機付けられていたものである。イ止血剤とする場合の有効成分，作用機序，組成，使用方法引用例１ないし３にはＲＡＤＡ１６しか記載されていない。当業者は，本件製品がＲＡＤＡ１６というペプチドを有効成分とすることを当然に理解し得る。また，引用例１には，ＲＡＤＡ１６がＮａＣｌ成分との接触によりゲル化することが記載され，微視的に見れば，ＲＡＤＡ１６が自己集合して糸状の構造物を形成し，それが多数形成されて網の目のようになること，巨視的に見れば，それが例えばゼリーのような形状の無色透明のゲルを形成することが，それぞれ写真によって明確に示されている。ＲＡＤＡ１６が自己集合して網の目のような繊維状構造を形成してゲル化することにより，出血を抑制させるものであろうことは，ごく自然に，明確かつ具体的に理解できる。出血部位におけるゲル形成がバリアになり，液の通過を抑制等することは何ら特別な作用機序ではない。当業者は，ＲＡＤＡ１６の止血剤としての作用機序を理解できる。


さらに，引用例１のとおり本件製品は１％水溶液や３％水溶液として提供されるから，当業者は，これをそのまま単純に出血部位に適用すればよい。止血剤に，様々な剤形，作用機序，使用方法があったとしても，かかる方法は最も単純かつ合理的なものである上，ゲル化による止血剤であれば，出血部位に直接適用するしかないことも明らかである。本件製品を止血剤として用いる場合の組成や使用方法が不明であるということはできない。
なお，ゲルの医療用途として，細胞培養ゲルという用途と並んで，止血剤という用途があるから（甲２０３），ＲＡＤＡ１６が細胞培養ゲルとして利用可能とされていることをもって，止血効果がないと理解されることはない。また，細胞培養の足場として機能するゲルと止血剤として機能するゲルとは，ゲル形成過程に相違があるとしても，単に用途に応じた形成過程の相違にすぎない。したがって，本件製品を止血剤とする場合の有効成分，作用機序，組成，使用方法は明らかである。
ウ技術常識
(ア)ゲル生成による止血剤に関する技術常識・周知技術引用例１には，ＲＡＤＡ１６が，自己集合してゲル化することまで記載されており，ゲル化のための工夫は，ＲＡＤＡ１６というアミノ酸配列において既に完成している。そして，ゲル（高分子物質がその相互作用により全体として網目構造を形成し，溶媒を多量に含んだまま流動性を失った状態）の医療用途として，ゲル化をもたらす成分を出血部位に適用しゲル化させることにより出血を抑制することは最もよく知られた代表的な医療用途の１つであった（甲２０３）。また，ゲル化をもたらす成分を水溶液の形態で出血部位に適用し，生じたゲルで出血部位を物理的に塞ぐことによって止血する止血剤（ヒドロゲル系止血剤）は，下記(イ)のとおり，優先日当時，広く知られていた（甲２０３～２０８，２１０～２１３）。いずれも，ゲル化の作用機序（共有結合か否か，一成分か複合体か）等にかかわらず，ゲルを形成する成分が重合又は会合してゲルを形成し，出血部位をゲルによって物理的に塞ぐことによって止血するものである点において共通する。なお，甲２１０～２１３の止血剤は，共有結合ではなく，疎水結合・イオン結合等によりゲル化することによって止血するものであるし，共有結合が導入されている止血剤も，共有結合によって，ゲル化が補強されているにすぎない。したがって，「ゲル化をもたらす成分を出血部位に適用し，同成分をゲル化させることにより出血を抑制すること」は，優先日当時の周知技術であったというべきである。このような技術常識，周知技術を考慮すれば，当業者は，なおさらＲＡＤＡ１６の止血効果を確認することを動機付けられる。
(イ)ゲル生成による止血剤の例
甲２０３には，フィブリンについて，水溶液として処方され，出血部位においてタンパク質が重合してゲル化し，止血が起こる旨記載され，また，コラーゲン，ゼラチンについては，速やかにゲル化し，生体組織とよく接着し，優れた止血能を示す旨記載されている（５１５～５１７頁）。
甲２０４には，コラーゲンを有効成分とする単純な液体製剤について，「適用前には液体状であるためあらゆる形状の患部に適用しやすく，適用直後，体液に接触するとすみやかに硬化する等の操作性に優れ」ていること，止血がその医療用途であることが記載されている（【０００６】）。また，試験例５として，ラットの盲腸に出血する程度の傷を作成し，当該部位にコラーゲン水溶液を塗布したところ，３０秒以内に硬化（ゲル化）して出血が止まった旨記載されている（【００３９】）。甲２０５には，コラーゲン又はゼラチンを有効成分とする水溶液について，止血がその用途の１つとして記載されており，出血部位に当該水溶液を適用し，架橋，すなわち，ゲル化させることにより，漏れを完全に防ぐ機械的バリヤを形成し，出血を止めることが記載されている（【００２９】～【００３４】）。甲２０６には，多糖類を有効成分とする溶液について，生体に適用することにより，溶液状からゲル状に不可逆的に変化して，ゲル状被膜を（共有結合以外の結合によって）形成し，止血剤として有用であることが記載されている（【０００１】【００１２】）。
甲２０７には，止血剤として，フィブリンやゼラチンが記載され，水溶性タンパク質であるフィブリンが分子会合してゲル化することにより創傷を膠着させる働きをすること，ゼラチンを有効成分とする製剤ＧＲＦが，日本においても外科手術時の止血剤としての有効性が検討されていることなどが記載されている（２５９～２６０頁）。
甲２０８には，ゼラチンを有効成分とする製剤ＧＲＦが優れた止血効果を示したことなどが記載されている（１０６～１０９頁）。
甲２１０には，温度応答性材料による止血剤に関し，生体に提供後，温度に応答して溶液状からゲル状に可逆的に変化し，塗布部にゲル状の被膜を形成するという止血剤が記載されている（【００１２】）。当該結合は，水素結合や疎水結合による（【００２６】～【００２８】【００６８】）。
甲２１１には，水素結合やイオン結合によりゲルを形成し，止血バリアとして作用するという止血剤が記載されている（【００２２】【００２３】【００２６】【００３２】【００３３】【００７６】～【００７８】）。甲２１２には，親水性の基と疎水性の基とを備えることにより，疎水結合やイオン結合等の物理架橋により可逆的にヒドロゲルを形成し，保護バリアを形成するという止血剤が記載されている（【００２２】～【００３８】【０１４８】）。甲２１３には，カチオン性（陽イオン性）物質とアニオン性（陰イオン性）物質とを備えることにより，イオン結合によりゲルを形成して止血作用を発揮する止血剤が記載されている（【００１２】【００１３】【００４８】～【００５１】）。
エ純度
(ア)本件発明１の組成物と本件製品の効果の相違本件製品のように，ＲＡＤＡ１６以外の自己集合性ペプチドを含む水溶液であっても，止血効果を奏する（甲４）。本件製品の止血効果を否定する供述書（甲２）は，その試験条件が不明であり，比較の対象も誤っているから，信用できない。また，本件発明１の常法による実施品は，ＲＡＤＡ１６以外の不純物を含むから（甲２０１），本件製品と実質的に変わらない。
したがって，本件発明１がＲＡＤＡ１６以外の自己集合性ペプチドを含まないことをもって，その進歩性を裏付けることはできない。
(イ)精製


医薬品においては，不純物が人体に副作用を生じさせる事態を極力避けるべきであるから，当業者にとって，一般に，有効成分の純度を高めることは望ましい。そして，当業者が，常法に基づいて，さらなる精製を行えば，本件製品から「当該自己集合性ペプチド（ＲＡＤＡ１６）のみが，該処方物における自己集合性ペプチドである」ＲＡＤＡ１６水溶液を得ることができる。
オ顕著な効果
本件発明１の効果は，本件製品をそのまま止血に用いる試験さえすれば確認できる。
(3)小括
よって，本件発明１は，引用発明並びに引用例２及び３により利用可能となった事項に基づき，当業者が容易に発明をすることができたものである。
〔被告らの主張〕
(1)引用発明の認定並びに一致点及び相違点の認定ア引用例３には，「ＰｕｒａＭａｔｒｉｘＴＭ」との記載は全くなく，「製品の特徴」として多数の不明瞭な用途が並んでいるにすぎない。引用例１と引用例２及び３を比較すれば，ナビゲーション用コラムは一致しておらず，日付も異なっている。
したがって，当業者は，引用例３に記載された用途が，本件製品の用途であると直ちに理解することはできない。
イ止血剤には様々な剤形，作用機序，使用方法がある。一方，引用例３に「止血剤」という記載があったとしても，不明瞭な応用分野と並んで記載されたものであり，「止血剤」としての使用に関する説明も全くない。また，当業者は，引用例１ないし３から，本件製品について，自己集合性ペプチドとして機能するペプチドを含む組成物であること，細胞培養に用いる場合に増殖因子などの成分を添加して組成が変更されること，培地中のＮａＣｌ成分に接触させるとゲル化し，細胞培養ゲルになることが理解できるのみである。当業者は，目的・用途に応じて成分を添加し，組成を変更して用いる本件製品について，止血剤に応用する場合の組成，使用方法，本件製品に含まれるＲＡＤＡ１６が止血剤の有効成分／不活性担体として含まれるのか等を含め，本件製品がどのようにして止血剤となり得るかについて理解することはできない。
したがって，「止血剤」との記載のみから，本件製品を「止血剤」に応用することについて，具体的な技術的内容を観念することはできない。なお，原告は，欧州特許庁に対して，引用例１ないし３は，止血用途を開示するものではないと主張しており，原告の主張は矛盾している。
(2)容易想到性の判断
ア本件発明１は，自己集合性ペプチドそのものをもって，その自己集合性に基づいて液の通過を抑制／制御するバリアを形成し，出血を抑制する処方物である。本件発明１は，ＲＡＤＡ１６をもって，イオン相補的なイオン対を形成して巨視的構造体を形成させ，液の通過を抑制／制御するバリアを形成して止血剤とした点に技術的意義がある。
一方，引用発明の本件製品は，イオン結合及び疎水結合を通じてフレキシブルな（共有結合していない）ゲルを形成する（甲１の１，甲１０３）。
イ「止血剤」との記載
止血剤は，優先日当時，組成，使用方法及び作用機序等において多岐にわたる様々なものが存在していた（乙２０，２１の１３７頁）。一方，一般的な局所止血剤の剤形として，ゲルや水溶液は知られていなかった（乙２１の１３８頁）。「止血剤」との語だけではそれが局所投与用であるか全身投与用であるかの別すら不明である。したがって，「止血剤」の一言から，組成，使用方法及び作用機序等の技術的内容が具体的に観念されるわけではない。
ウ「ゲル化」との記載
引用発明は，細胞培養の足場として機能するゲルを形成するペプチドに関する発明である。
引用発明のペプチドは，培養液中のＮａＣｌ成分と接触すると「ゲル化」するというものであるが，細胞培養の足場として使用されるペプチドのゲル化構造は，細胞及び液体の流入等を可能にし，また，それらを促進するために大きな通路を有する（甲７）。このような大きな通路を有するゲル化構造では，止血剤のように，液の流通を抑制等するバリアとして機能しない。
また，止血剤として機能するゲルは「ゲル化成分は溶媒中に分散せず，瞬間的にゲル化すること」を特徴とするのに対し，細胞培養の足場として機能するゲルは「ゲル化成分は溶媒中に分散し，比較的ゆっくりとゲル化すること」を特徴とする（甲２０３，２０７，乙２３，２４，２７）。このようなゲル形成の相違から，当業者は，細胞培養ゲルがそのまま止血剤となるとは想到しない。実際にも，ゲル生成による止血剤において，それが細胞培養ゲルになると併記されているものはない。エ自己集合性ペプチド（ＲＡＤＡ１６）に関する技術常識優先日当時，自己集合性ペプチド（ＲＡＤＡ１６）そのものを，出血を抑制するための処方物とするという技術常識はなかった。すなわち，ＲＡＤＡ１６の長さは１６アミノ酸長であり５ｎｍ，分子量は約１７００である。一方，止血剤の主要な成分であるフィブリノーゲン，コラーゲン，ゼラチン，セルロースについて，フィブリノーゲンの分子量は３４万，コラーゲンの長さは約１０００アミノ酸長であり２９０ｎｍ，ゼラチンは変性コラーゲンであり，その長さは約１０００アミノ酸長，セルロースは繊維状高分子である（乙２５）。ＲＡＤＡ１６のように短く小さいペプチド分子を用いて止血剤にする例は見当たらない。
また，甲２０３～２０８の止血剤は，出血部位で共有結合によりゲル化するものや，出血部位で血液との相互作用により膨潤してゲルを形成するものである。甲２１０～２１３の止血剤も，出血部位で，ゲル化成分がイオン結合・疎水結合による自己集合性に基づいてゲル化するものではない。いずれの止血剤も，出血部位に適用されたゲル化成分が自己集合性によってゲル化することで出血を抑制するものではない。


さらに，引用発明のゲルは，ペプチドのイオン結合・疎水結合によりフレキシブルな構造体として形成される。そして，血液細胞の流出を抑制する止血剤は，迅速に強固に生体組織へ結合する必要があるところ，イオン結合・疎水結合によるフレキシブルなゲルを止血剤として使用する技術常識もなかった。引用発明のイオン結合・疎水結合によるゲル（物理ゲル）に，強固な結合（架橋）である共有結合による止血剤（化学ゲル）の技術を適用することはできない。オよって，引用例１の「ゲル化」，引用例３の「止血剤」との記載は，本件製品が「止血剤」としての具体的な技術に至ることについて，何らの具体的な動機付けや示唆にはならない。優先日当時，本件製品に含まれる自己集合性ペプチド（ＲＡＤＡ１６）を，出血を抑制するための処方物とするという技術常識もなかった。そうすると，当業者は，本件製品について，止血剤に応用する場合の組成，使用方法，本件製品に含まれるＲＡＤＡ１６が止血剤の有効成分／不活性担体として含まれるのか等を含め，本件製品がどのようにして止血剤となり得るかについて理解することはできない。
カ以上によれば，相違点に係る本件発明１の構成は，引用例１ないし３に基づき容易に想到し得たものということはできない。
(3)容易想到性に関する原告の主張について
ア止血効果の確認
自己集合性ペプチドとして機能するペプチドを止血剤とする技術常識はなかったから，ＲＡＤＡ１６を「そのまま」止血剤に応用することは想到し得ない。イ止血剤とする場合の有効成分，作用機序，組成，使用方法止血剤には，様々な剤形，作用機序，使用方法があるから，本件製品を止血剤に応用するに当たって，これを，いかなる具体的な組成のもと，いかなる使用方法により使用すれば，どのように止血作用を奏するのか不明である。また，引用発明は，細胞培養ゲルの足場として使用されるものであって，その場合には，増殖因子などを添加して使用されるから，応用分野で使用される場合であっても，目的・用途に応じて成分を添加して，組成を変更して用いることが予定されている。当業者は，本件製品をそのまま単純に出血部位に適用するものではない。
ウ技術常識
(ア)ゲル生成による止血剤に関する技術常識・周知技術ゲル生成による止血剤（甲２０３～２０８，２１０～２１３）における，組成・作用機序・止血メカニズムは，下記(イ)のとおりである。ゲル生成による止血剤は，それぞれ組成・作用機序・止血メカニズムが相違するほか，ゲル化をもたらす成分に応じて異なる工夫を施すものである。これらの相違を全て捨象して，技術事項を徒に抽象化して，「ゲル化をもたらす成分を出血部位に適用し，同成分をゲル化させることにより出血を抑制すること」が，優先日当時の周知技術であったということはできない。
(イ)ゲル生成による止血剤の例
ａフィブリン糊（甲２０３，２０７）
甲２０３に記載されたフィブリン糊は，フィブリノーゲン，トロンビン，第１３因子を含む二液型製剤（液状）である。このフィブリン糊により形成されるゲルは共有結合による強固な不可逆ゲルである。
甲２０７に記載されたフィブリン糊は，甲２０３に記載されたフィブリン糊と同様の止血剤である。
ｂコラーゲン製剤（甲２０３）
甲２０３に記載されたコラーゲン製剤（商品名「アビテン」，「ノバコール」，「ヘリスタット」）は，コラーゲンで構成されたスポンジ，シートなどの構造体を出血部位へ適用するものである。これらのゼラチン製剤は，出血部位で重合／会合するものではない。出血部位で重合／会合するのは主として血液成分であり，コラーゲン製剤は，血液凝固により形成される血栓に取り込まれる形でゲルの一部を形成するにすぎない。
ｃゼラチン製剤（甲２０３，２０７，２０８）
甲２０３に記載されたゼラチン製剤（商品名「スポンゼル」，「ゼルフォーム」）は，ゼラチンで構成されたスポンジ，シートなどの構造体を，出血部位へ適用するものである。これらのゼラチン製剤は，出血部位で重合／会合するものではない。これらのゼラチン製剤による止血メカニズムは，血液吸収に伴う圧迫（物理的作用）によるものであり，吸収した血液の凝固作用による止血効果も期待される。甲２０７，２０８に記載されたゼラチン製剤（ＧＲＦ）は，ゼラチン，レゾルシノール及びホルマリン（架橋剤）を含む多成分の接着剤である。その性状／剤形は，不明である。ＧＲＦゲルは，共有結合により不可逆ゲルを形成し，生体組織を接着するものである。
ｄ酸化セルロース製剤（甲２０３）
甲２０３に記載された酸化セルロース製剤（商品名「サージセル」）は，酸化セルロースで構成された綿状の構造体であり，酸化セルロース自体が出血部位で重合／会合するものではない。この酸化セルロース製剤の止血メカニズムは，血液との接触後の，ヘモグロビンとの親和性による凝結塊形成と，膨張による出血面への密着によるものである。
ｅ開発中の止血剤（甲２０３）
甲２０３に記載された開発中の止血剤は，ゼラチン及びポリ－Ｌ－グルタミン酸を含む二液型止血剤（液状）である。この開発中の止血剤は，共有結合により不可逆ゲルが形成され，生体組織との接着により止血するものである。
ｆ液状創傷被覆材（甲２０４）
甲２０４に記載された液状創傷被覆材は，化学処理コラーゲンを含む液状の組成物である。この液状創傷被覆材は，甲２０５と同様に，架橋（共有結合）によって不可逆ゲルを形成するものと解される。そして，このゲル化により生体組織を接着できるというものである。
ｇ外科用接着性組成物（甲２０５）
甲２０５に記載された外科用接着性組成物は，化学処理コラーゲンを含む液状の組成物である。この外科用接着性組成物は，架橋（共有結合）によって不可逆ゲルを形成する。そして，このゲル化により生体組織を接着できるというものである。
ｈ温度応答性材料（甲２０６）
甲２０６に記載された温度応答性材料は，多糖類（澱粉，セルロースなど）と凝集性セグメント（分子量１万～１０万）とで構成された材料であり，その性状は液体である。甲２０６には止血剤としての開示はなく，温度応答性材料を止血剤に応用する具体的なメカニズムに関する開示は全くない。
ｉ温度応答性材料（甲２１０）
甲２１０には，温度応答性材料の応用分野として止血剤が一例として記載されているにすぎず（【００６４】），止血剤に応用するための具体的な技術に関する記載はない。
ｊ止血性組成物（甲２１１）


甲２１１に記載された止血性組成物は，ゲル化成分を適用部位でゲル化（会合又は重合）させるものではない。また，当該ゲル等は，そのままでは止血作用は見られないが，止血剤（トロンビン）を組み合わせたり，酸性（低ｐＨ）を付与したりして，初めて明らかな止血作用を奏するものである。当該ゲル等自体は，止血に関して不活性担体として利用されている。
ｋ止血性接着剤（甲２１２）
甲２１２に記載された止血性接着剤において，ゲル化成分が，そのままで止血を達成するか明らかではなく，これに他の化合物を組み合わせることで，初めて止血を達成するものである。
ｌ止血材（甲２１３）
甲２１３に記載された止血材は，ポリカチオン性物質自身又はポリアニオン性物質自身の自己集合によってゲルを形成するものではない。各成分を組み合わせた粉末又はアルコール懸濁液へと変更して，初めて止血を達成するものである。
エ純度
(ア)本件発明１の組成物と本件製品の効果の相違本件特許の出願日付近に販売されていた本件製品に止血効果はなかった（甲２）。ＲＡＤＡ１６以外の自己集合性ペプチドを含む水溶液であっても止血効果を奏するとの試験結果（甲４）は，本件製品の止血効果を確認したものではなく，その試験条件も不明である。甲２０１も，本件製品の止血効果を確認するものではない。
(イ)精製
本件製品は不純物を含む（甲１０１，２０１）。そして，目的・用途に対応する技術的事項と無関係に，「一般に，純度を高めることは望ましい」とするような技術常識や周知技術は，医薬・医療用ゲルの分野には存在しない。
オ顕著な効果
当業者が本件製品をそのまま止血に用いる試験をすることはないから，本件発明１の効果は予測できるものではない。
(4)小括
よって，本件発明１は，引用発明並びに引用例２及び３により利用可能となった事項に基づき，当業者が容易に発明をすることができたものではない。２取消事由２（本件発明２ないし１７の進歩性判断の誤り）について
〔原告の主張〕
本件審決は，本件発明２ないし１７についても，本件発明１と同様に，引用発明の認定，それに基づく一致点及び相違点の認定，並びに，容易想到性の判断を誤ったものである。
〔被告らの主張〕
本件発明２ないし１７は，本件発明１の従属項に係る発明であるから，本件発明１と同様に，進歩性は否定されない。
第４当裁判所の判断
１本件発明１について
本件発明１に係る特許請求の範囲の記載は，前記第２の２【請求項１】に記載のとおりであるところ，本件明細書（甲１５１）によれば，本件発明１の特徴は次のとおりである。
(1)本件発明１の目的は，出血をより良好に抑制するための処方物を提供することにある。（【０００７】）
(2)本件発明１は，親水性モノマーと疎水性モノマーを交互に有し，生理学的条件で自己集合することが可能なＲＡＤＡ１６から成る処方物である。（【００１０】）(3)ＲＡＤＡ１６は，自己集合性ペプチドの一つである。ＲＡＤＡ１６は，相補的で構造的に適合性の，疎水性アミノ酸残基と親水性アミノ酸残基が交互の配列を有するものであり，その極性の面上の正の電荷を有するアミノ酸残基及び負の電荷を有するアミノ酸残基は，別のペプチドの反対の電荷を有する残基と相補的なイオン対を形成し得る。（【００２５】【００２９】【００３４】）イオンを含まない又は十分に低い濃度の溶液に含めたペプチドの自己集合は，イオン性の溶質若しくは希釈剤の添加又はｐＨの変更によって開始又は増強され得る。また，ペプチドの自己集合は，血液などのイオンを含む液内に導入することにより開始又は増強され得る。集合していないペプチドを含有する溶液を生物学的組織上に配置すると，組織に対して十分な近接性を有するペプチドが集合し，溶液のゲル化を引き起こす。（【００４０】【００５１】）
(4)本件発明１の処方物は，様々な異なる表面における液の通過を抑制又は制御し，出血を抑制又は制御するために使用される。（【００９６】【００９７】）実施例１においてはラット等の脳内の止血，実施例２においてはラットの大腿動脈の止血，実施例３においてはラットの肝臓における止血，実施例４においてはラットの腸における胃液の漏出停止，実施例５においては動物の創傷部位の収縮について，それぞれ１～数％のＲＡＤＡ１６含有溶液を適用することにより，効果が確認された。（【０１５４】～【０１７０】）
２取消事由１（本件発明１の進歩性判断の誤り）について
(1)引用発明について
ア引用例１の記載
引用例１（甲１の１）は，平成１７年４月１５日現在のスリー・ディー・マトリックス・ジャパン社（以下「３ＤＭジャパン社」という。）のウェブページであり，ペプチドのバイオマテリアル製品「ＰｕｒａＭａｔｒｉｘＴＭ」（本件製品）について紹介するものである。同ウェブページには，おおむね，次のとおり記載されている。
(ア)ウェブページ上段の説明文
「ＰｕｒａＭａｔｒｉｘＴＭは，…ペプチドのバイオマテリアルです。」「ＰｕｒａＭａｔｒｉｘＴＭは完全人工合成製品のため，コラーゲンなどの動物由来マテルアルで懸念されるＢＳＥと初めとする感染の恐れがありません。」「コラーゲンと同様にナノレベルの細さ（５－１０ｎｍ）のファイバー構造でありコラーゲンに匹敵する細胞増殖性を有します。細胞増殖性ではＰＧＡ等他の人工Ｓｃａｆｆｏｌｄの追随を許しません。」
「応用分野も骨充填，美容形成注入材（しわとり等），再生医療用Ｓｃａｆｆｏｌｄ（足場），臍帯血造血幹細胞増殖用Ｓｃａｆｆｏｌｄ，じょくそう用製剤材料，化粧品材料など多岐に渡っています。」
「水溶液（１％，３％）でのご提供もゲル（３％）でのご提供もできます。水溶液の場合は簡単な処理で細胞を内包したゲルをｖｉｔｒｏで作成できます。ゲルの場合そのまま或いは他のマテリアルと混合してｖｉｖｏに注入できます。」
(イ)ウェブページの下段の図面等


「ＰｕｒａＭａｔｒｉｘＴＭ」との記載の下向き矢印の先に「培地中の塩ＮａＣｌ成分との接触によりゲル化する。（ＡとＡの疎水結合，ＲとＤのイオン結合，Ｒ：アルギニン，Ａ：アラニン，Ｄ：アスパラギン酸）」と記載されている。「ＰｕｒａＭａｔｒｉｘＴＭ」との記載の右側に「Ａｃ－ＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡ－ＣＯＮＨ２」との記載並びにペプチドの構造及びその長さが５ｎｍであることが図示されている。また，ゲルの微視的構造，巨視的構造を示す写真が示されている。
イ引用発明の認定
前記アのとおり，引用例１には，本件製品が，ペプチドを１％含む水溶液，３％含む水溶液又は３％含むゲルであること，本件製品に含まれるペプチドの構成は「Ａｃ－ＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡ－ＣＯＮＨ２」であることが開示されている。
したがって，引用例１には，「Ａｃ－ＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡ－ＣＯＮＨ２を含む１％水溶液，３％水溶液又は３％ゲル。」との引用発明が開示されているものと認められる。そして，引用例１に記載された「Ａｃ－ＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡ－ＣＯＮＨ２」は，α－アミノ酸残基を有するペプチドであって，ＮａＣｌ成分との接触によりゲル化，すなわち自己集合するものである。
ウ原告の主張について
(ア)原告は，引用例１ないし３（甲１の１～３）は，本件製品を紹介するために設けられたウェブページの各ページであって，相互にリンクされているから，引用発明は，その全体から把握すべきであり，その用途が止血剤である旨認定すべきであると主張する。
(イ)前記アのとおり，引用例１のウェブページには，本件製品がナノレベルの細さのファイバー構造でありコラーゲンに匹敵する細胞増殖性を有すること，他の人工足場よりも細胞増殖性が優れていること，簡単な処理で細胞を内包したゲルを作成等できること，培地中のＮａＣｌ成分との接触によりゲル化することが，それぞれ記載され，本件製品が細胞培養の足場として機能することを前提とする説明がされている。そして，引用例１には，本件製品が「骨充填，美容形成注入材（しわとり等），再生医療用Ｓｃａｆｆｏｌｄ，臍帯血造血幹細胞増殖用Ｓｃａｆｆｏｌｄ，じょくそう用製剤材料，化粧品材料など多岐に」わたる分野で利用可能である旨説明されているが，止血剤の分野で利用可能であることは説明されていない。引用例２は，平成１７年４月１６日現在の３ＤＭジャパン社のウェブページである。同ウェブページには，「製品一覧」として「ＰｕｒａＭａｔｒｉｘＴＭペプチドゲルは，通常の細胞培養液，血清，増殖因子，サイトカインと共に使用できる合成３次元細胞外マトリックス細胞培養ゲルです。」と記載されている。引用例２においても，本件製品が細胞培養の足場として機能する旨説明される一方で，止血剤に関する説明は全くない。
引用例３は，平成１７年４月１６日現在の３ＤＭジャパン社のウェブページである。同ウェブページは，引用例１と日付が異なるものの，引用例１及び２のウェブページとは，ウェブアドレスが類似し，相互にリンクされており，そのデザインも極めて似ている（甲１の１～３）。そうすると，引用例３のウェブページに「ＰｕｒａＭａｔｒｉｘＴＭ」の記載はないものの，同ウェブページは，本件製品を説明するものと認められる。
そして，同ウェブページには「製品の特徴」として「メディカル分野，化粧品分野■骨充填剤    ■再生医療における細胞培養用ｓｃａｆｆｏｌｄ■美容形成（しわとり）注入剤■止血剤    ■じょくそう用製剤■化粧品」と記載されている。引用例３においても，本件製品が「止血剤」としても利用可能である旨説明されているのみである。
(ウ)このように，引用例１ないし３には，ＲＡＤＡ１６から構成される本件製品を止血のためにどのように用いるか，本件製品がどのような機序で止血作用を発揮するかなどについて記載されていない。
そうすると，引用例１ないし３を全体的に把握したとしても，これらに，ＲＡＤＡ１６が止血作用を有することについて，その技術的思想が把握できる程度に開示されているといえるものではない。
エよって，本件審決が，引用例１に基づき，引用発明の用途が止血剤であると認定しなかったことに誤りはない。
(2)本件発明１と引用発明との一致点及び相違点まず，本件発明１は自己集合性ペプチドを含む処方物であって，当該「アミノ酸配列ＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡ（配列番号１）に示」される自己集合性ペプチドは，各末端がアセチル基（Ａｃ），アミド（ＣＯＮＨ２）に修飾されたものを包含する（本件明細書の表１，【００３５】）。
一方，引用発明である「Ａｃ－ＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡ－ＣＯＮＨ２を含む１％水溶液，３％水溶液又は３％ゲル」は，１つの反復サブユニット「ＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡ」を自己集合性ペプチドとして含有する処方物である。


したがって，本件発明１と引用発明との一致点及び相違点は，前記第２の３(2)イ及びウのとおりであって，本件審決の認定に誤りはない。なお，原告は，引用発明と本件発明１とは，ＲＡＤＡ１６以外の自己集合性ペプチドを含むか否かという点において一応相違するにすぎないと主張する。しかし，引用発明の用途が止血剤であるとは認定できないから，同主張は前提を欠くものであり採用できない。
(3)容易想到性
ア動機付け
引用例１ないし３は，いずれも，３ＤＭジャパン社が，本件製品について説明する一連のウェブページである。また，引用例１に開示された引用発明は，本件製品の成分に関するものであって，引用例２及び３により利用可能となった事項は，本件製品の概要，用途等に関するものであり，本件製品が止血剤として利用できることである。したがって，当業者には，引用例２及び３により利用可能となった事項を，引用例１に開示された引用発明に適用する動機付けがある。
イ引用例１と引用例２及び３との組合せ
(ア)引用発明に引用例２及び３により利用可能となった事項を適用することにより，相違点に係る本件発明１の構成に至るかについて検討する。
(イ)本件発明１の構成
ａ特許請求の範囲【請求項１】の記載によれば，本件発明１は，出血を抑制するための処方物であって，同処方物の成分として自己集合性ペプチドを含み，同自己集合性ペプチドがＲＡＤＡ１６のみで構成される旨特定されている。止血作用を有する成分として，ＲＡＤＡ１６のみで構成される自己集合性ペプチドしか特定されていないから，本件発明１に係る処方物は，ＲＡＤＡ１６のみを有効成分とする止血剤と解するのが自然である。
ｂそして，本件明細書【００４０】には，「自己集合は，…ペプチド溶液へのイオン性の溶質もしくは希釈剤の添加によって，またはｐＨの変更によって開始または増強され得る。例えば，ほぼ５ｍＭ～５Ｍの間の濃度のＮａＣｌにより，短時間内（例えば，数分以内）に巨視的構造体の集合が誘導される。…あるいはまた，自己集合は，ペプチドを…かかるイオンを含む液（例えば，血液もしくは胃液などの生理液）…内に導入することにより開始または増強され得る。一般的に，自己集合は，ペプチドをかかる溶液に任意の様式で接触させると起こると予測される。」と記載されている。
また，本件明細書の記載された実施例１ないし３は，自己集合性ペプチドであるＲＡＤＡ１６の水溶液をそのまま適用することによって，短時間で止血が達成されたことを示すものである。さらに，実施例４及び５は，ＲＡＤＡ１６の水溶液の適用によって，胃液の漏出停止や動物の創傷部位の収縮に効果があったことも示されている。
このように，本件明細書には，自己集合性ペプチドをイオン含有液等に導入することで，ペプチドの自己集合が進み巨視的構造体に至るという機序が示され，また，自己集合性ペプチドのみで止血や胃液の漏出停止等が達成されたことを示す実施例が記載されている。本件明細書では，本件発明１に係る処方物について，自己集合性ペプチドのみが出血を抑制するために機能する旨説明されている。ｃ以上のとおり，特許請求の範囲の記載によれば，本件発明１に係る処方物は，ＲＡＤＡ１６のみを有効成分とする止血剤と解するのが自然であって，本件明細書においても，本件発明１に係る処方物について，自己集合性ペプチドのみが出血を抑制するために機能する旨説明されている。
よって，本件発明１に係る処方物は，ＲＡＤＡ１６のみが有効成分となって出血を抑制する処方物ということができる。
(ウ)引用例１ないし３の記載
ａ当業者には，引用例１に開示された引用発明である「Ａｃ－ＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡ－ＣＯＮＨ２を含む１％水溶液，３％水溶液又は３％ゲル」に，引用例２及び３により利用可能となった事項を適用する動機付けがある。そして，引用例３には，本件製品の特徴として「メディカル分野，化粧品分野■骨充填剤■再生医療における細胞培養用ｓｃａｆｆｏｌｄ    ■美容形成（しわとり）注入剤■止血剤    ■じょくそう用製剤■化粧品」と記載されている。そうすると，当業者は，引用発明並びに引用例２及び３により利用可能となった事項に基づいて，「Ａｃ－ＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡ－ＣＯＮＨ２を含む１％水溶液，３％水溶液又は３％ゲル」を，何らかの方法により用いれば止血作用が発揮されることを理解することができる。
ｂ一方，引用例１には，ＲＡＤＡ１６から構成される本件製品が，ナノレベルの細さのファイバー構造を有し，ＮａＣｌ成分との接触によりゲル化する旨記載されるとともに，ゲルの微視的構造，巨視的構造に関する写真が示されている。引用例１には，ＲＡＤＡ１６が「ゲル化をもたらす成分」であることが開示されている。しかし，「ゲル化をもたらす成分」を止血剤として機能させるためには，出血部位に適用後，短時間のうちに生体組織とよく接着するものであることが求められる（甲２０７の２５７頁，乙２４の１４２３頁）。引用例１ないし３からは，ＲＡＤＡ１６のゲル化が短時間で進み，生体組織とよく接着するか否かは不明である。また，前記(1)ウ(イ)のとおり，引用例１には，ＲＡＤＡ１６から構成される本件製品が細胞培養の足場として機能することを前提として説明がされている。そして，細胞培養の足場として機能するゲルにおいては，ゲル化の速度は特に問題とならない（甲２０３の４９５頁の図２，乙２３，２７）。引用例１ないし３の記載からは，他の成分を加えることなくＲＡＤＡ１６のみが短時間でゲル化し，止血剤として機能することまで理解できるものではない。


そうすると，当業者は，引用例１ないし３の記載に基づいて，「Ａｃ－ＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡ－ＣＯＮＨ２を含む１％水溶液，３％水溶液又は３％ゲル」において，ＲＡＤＡ１６のみが有効成分になって，止血作用を有することまで理解できるものではない。
(エ)以上のとおり，本件発明１に係る処方物は，ＲＡＤＡ１６のみが有効成分となって出血を抑制する処方物であるのに対し，引用例１ないし３の記載に基づいては，ＲＡＤＡ１６のみが有効成分になって，止血作用を有するとまでは理解できない。
したがって，引用例１ないし３の記載のみに基づいた場合，当業者は，引用発明並びに引用例２及び３により利用可能となった事項から，本件発明１を容易に発明をすることができないというべきである。
(オ)周知技術の参酌
ａ前記のとおり，当業者は，引用例１ないし３の記載に基づいて，「Ａｃ－ＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡ－ＣＯＮＨ２を含む１％水溶液，３％水溶液又は３％ゲル」を，何らかの方法により用いれば止血作用が発揮されることを理解することができる。
そこで，優先日当時の周知技術を参酌することにより，当業者が，上記理解にとどまらず，更に，「Ａｃ－ＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡ－ＣＯＮＨ２を含む１％水溶液，３％水溶液又は３％ゲル」において，ＲＡＤＡ１６のみが有効成分になって，止血作用を有することまで理解できるかについて検討する。
ｂゲル生成による止血剤に関する周知技術
引用例１には，ＲＡＤＡ１６が「ゲル化をもたらす成分」であることが開示されているところ，優先日当時，ゲル生成によって出血部位を塞ぐことによって機能する止血剤が多数存在したことが認められる（甲２０３～２０８，２１０～２１３）。しかし，以下のとおり，これらのゲル生成によって出血部位を塞ぐことによって機能する止血剤は，①複数の成分が組み合わさることにより出血部位を塞ぐゲルになるもの（下記ｃ），②一つの成分が出血部位で血液成分との相互作用により出血部位を塞ぐゲルになるもの（下記ｄ），③一つの成分が出血部位で共有結合することにより出血部位を塞ぐゲルになるもの（下記ｅ）があるほか，当該成分のみで出血部位を塞ぐゲルになるか否か不明なもの（下記ｆ）がある。ｃ複数の成分が組み合わさることにより出血部位を塞ぐゲルになる止血剤
⒜フィブリン糊（甲２０３，２０７）
甲２０３（長田義仁ほか「普及版ゲルハンドブック」（株式会社エヌ・ティー・エス，平成９年１１月２８日発行）には，「現在，止血剤として最も多量に使用されているのは，いわゆるフィブリン糊と呼ばれている二液型製剤である。その原料は，ヒトの血液から得られるフィブリノーゲン，トロンビン，および第１３因子というタンパク質である。これらの水溶液を出血部上で混合すると，水溶液はゲル化し，止血が起こる。」と記載されている（５１５頁）。甲２０３に記載されたフィブリン糊は，複数の成分（フィブリノーゲン，トロンビン，第１３因子）が組み合わさることにより出血部位を塞ぐゲルになる止血剤である。甲２０７（林壽郎「医療への接着剤の応用」溶接学会誌（社団法人溶接学会，平成１３年３月１９日発行）７０巻２号）には，「フィブリン糊は，水溶性の血漿タンパク質であるフィブリノーゲンをトロンビンの酵素作用によりフィブリンに限定分解し，その分解フィブリンが分子会合してゲル化することにより創傷を膠着させる働きを利用した生体系接着剤である。」と記載されている（２５９頁）。甲２０７に記載されたフィブリン糊は，複数の成分（フィブリノーゲン，トロンビン）が組み合わさることにより出血部位を塞ぐゲルになる止血剤である。⒝開発中の止血剤（甲２０３）
甲２０３には，「われわれは，フィブリン糊に代わる，ウイルス感染の恐れのない二液型止血剤を開発するべく，研究を続けている。」と記載されている（５１６頁）。甲２０３に記載された開発中の止血剤は，二液型止血剤であるから，複数の成分が組み合わさることにより出血部位を塞ぐゲルになる止血剤である。
⒞止血性組成物（甲２１１）
甲２１１（特表２００３－５３１６８２号公報）には，「ポリ酸（“ＰＡ”）と親水性ポリアルキレンオキシド（“ＰＯ”）との会合複合化に基づいた膜，ゲル及びフォームは，止血性及び抗血栓形成特性の両方を示しうる。…」と記載されている（【００１３】）。甲２１１に記載された止血性組成物は，複数の成分（ポリ酸，親水性ポリアルキレンオキシド）が組み合わさることにより出血部位を塞ぐゲルになる止血剤である。
⒟止血性接着剤（甲２１２）
甲２１２（特開２０００－２６５８２号公報）には，「疎水性ポリエステルブロックＸと親水性ブロックＹとを含有し，…ヒドロゲル形成性で自己溶解性の吸収性ポリエステル共重合体」について記載されており（【請求項１】），このポリエステル共重合体とアルコキシアルキルシアノアクリレートとを含有する混合物が止血剤であることが記載されている（【請求項２８】）。そして実施例ＸＸＩＩ，ＸＸＩＩＩには，ブロック共重合体ＧＦ－１（ゲル形成体）にシアノアクリル酸メトキシプロピル又はブロック共重合体ＧＦ－１及びＧＦ－２（ゲル形成体）に塩化第二鉄を組み合わせることによって，止血性の接着性製剤組成物が得られることが記載されている（【０１４５】～【０１４８】）。甲２１２に記載された止血性接着剤は，ブロック共重合体（ゲル形成体）に加えて，アルコキシアルキルシアノアクリレート又は塩化第二鉄を組み合わせることで，出血部位を塞ぐゲルになる止血剤である。
(e)止血材（甲２１３）


甲２１３（特開２０００－１８６０４８号公報）には，「ポリカチオン性物質の粉末およびポリアニオン性物質の粉末からなる止血材。」と記載されている（【請求項１】）。甲２１３に記載された止血材は，複数の成分（ポリカチオン性物質，ポリアニオン性物質）が組み合わさることにより出血部位を塞ぐゲルになる止血剤である。
ｄ一つの成分が出血部位で血液成分との相互作用により出血部位を塞ぐゲルに
なる止血剤
⒜コラーゲン製剤（甲２０３）
甲２０３には，商品名「アビテン」，「ノバコール」，「ヘリスタット」とするコラーゲン製剤が記載されている（５１５頁）。これらの製剤について，乙２４には，「血小板はコラーゲンに接すると活性化されてコラーゲンに粘着し，互いに凝集し第一次血小板血栓を形成する。さらに血液凝固機構が活性化され，…重合して安定したフィブリンを形成し二次止血栓が形成する。」と記載されている（１４２７頁）。甲２０３に記載されたコラーゲン製剤は，一つの成分（コラーゲン）が出血部位で血液成分との相互作用により出血部位を塞ぐゲルになる止血剤である。
⒝ゼラチン製剤（甲２０３，２０７，２０８）
甲２０３には，商品名「スポンゼル」，「ゼルフォーム」とするゼラチン製剤が記載されている（５１５頁）。これらの製剤について，乙２４には，「ゼラチンそのものには止血作用はないが，血液を吸収して膨大することによる圧迫，つまり物理的な作用によって止血効果が得られる。また，吸収した血液の凝固作用も期待できる。」と記載されている（１４２７頁）。甲２０３に記載されたゼラチン製剤は，一つの成分（ゼラチン）が出血部位で血液成分との相互作用により出血部位を塞ぐゲルになる止血剤である。
甲２０７には，「その他の生体由来の接着剤として，すでにゼラチンとレゾルシノールをホルマリンで架橋したもの（ＧＲＦ）が開発されている。この接着剤は，高い組織接着性を示すが，…。」と記載されている（２５９頁）。また，甲２０８（松田捷彦ほか「生体接着剤ＧＲＦの有用性および安全性の検討」人工臓器（平成７年）２４巻１号）には，「ＧＲＦ…はゲル状にしたゼラチンにレゾルシンを加えたもので，フォルマリンを加えることにより重合体を形成し，フォルマリンの接着作用をより強固なものとする。」と記載されている（１０８頁）。甲２０７及び２０８に記載されたゼラチン製剤（ＧＲＦ）は，生体組織との高い接着性を有するものであるところ，甲２０３の上記記載によれば，このゼラチン製剤（ＧＲＦ）もまた，出血部位で血液成分との相互作用により出血部位を塞ぐゲルになる止血剤である可能性が高いといえる。
⒞酸化セルロース製剤（甲２０３）
甲２０３には，商品名「オキシセル」，「サージセル」とする酸化セルロース製剤が記載されている（５１５頁）。商品名「オキシセル」とする酸化セルロース製剤の有効成分は不明である。一方，商品名「サージセル」とする酸化セルロース製剤について，乙２４には，「この物質のpolyanhydroglucuronicacidがヘモグロビンと親和性を有しており，これが塩を作って凝結塊を形成することで止血効果を現す。」と記載されている（１４２７頁）。甲２０３に記載された酸化セルロース剤「サージセル」は，一つの成分（酸化セルロース）が出血部位で血液成分との相互作用により出血部位を塞ぐゲルになる止血剤である。
ｅ一つの成分が出血部位で共有結合することにより出血部位を塞ぐゲルになる
止血剤
⒜外科用接着性組成物（甲２０５）
甲２０５（特開平８－３３７００号公報）には，「…本発明の接着性組成物は酸化分解で変性させた未架橋で且つ架橋可能なコラーゲンまたはゼラチンの反応性酸性溶液によって構成される点に特徴がある。」，「酸性反応性溶液は液体であり，それが塗布された生体組織に浸透し，架橋後に接着した組織を固定するゲルを形成し，特に組織を接合させて確実に癒着させることができる。…」と記載されている（【００１１】【００３０】）。甲２０５に記載された外科用接着性組成物は，未架橋で且つ架橋可能なコラーゲン又はゼラチンを有効成分としてゲルを生成するものである。もっとも，そのゲル化は「架橋」によるものとされており，「架橋」とは「線状高分子中のいくつかの特定の原子間に化学結合を形成させること」を意味することが一般的であると認められる（乙２５）。そうすると，甲２０５に記載された外科用接着性組成物は，一つの成分（変性させたコラーゲン又はゼラチン）が出血部位で共有結合することにより出血部位を塞ぐゲルになる止血剤である。
⒝液体状創傷被覆材（甲２０４）
甲２０４（特開２００１－１３７３２７号公報）には，「本発明は，１～１００ｇ／Ｌのコラーゲンおよび０．１～１００ｍｍｏｌ／Ｌの酸を含有する液体状創傷被覆材を提供する。」，「本発明の液体状創傷被覆材は，緩衝能の低いｐＨ２．０～５．５の水溶液にコラーゲンを溶解して得られるコラーゲン水溶液からなり，使用前は液体状であるが，体液に接触させると，すみやかに硬化する。…」と記載されている（【０００７】【００２３】）。甲２０４に記載された液体状創傷被覆材は，酸を含有するコラーゲンを有効成分とするものであって，そのゲル生成過程は甲２０５の外科用接着性組成物に類似する。そうすると，甲２０５の外科用接着性組成物と同様に，甲２０４に記載された液体状創傷被覆材は，一つの成分（変性させたコラーゲン）が出血部位で共有結合することにより出血部位を塞ぐゲルになる止血剤である可能性が高いといえる。
ｆ当該成分のみで出血部位を塞ぐゲルになるか否か不明な止血剤
⒜温度応答性材料（甲２０６）
甲２０６（特開２００３－２５２９３６号公報）には，「…本発明の材料は，…止血剤…などの構成成分として有用である。」と記載されるのみであり（【０００１】），止血剤としての有効成分，作用機序についての具体的な記載はない。甲２０６に記載された温度応答性材料は，当該成分のみで出血部位を塞ぐゲルになるか否かは不明である。
⒝温度応答性材料（甲２１０）


甲２１０（特開２００２－２５６０７５号公報）には，「本発明の別の目的は，…止血剤…などとして有用な温度応答性組成物を提供することにある。」，「温度応答性組成物（又は製剤）は，生理的又は薬理的に許容される種々の添加剤，例えば…止血剤…などを含んでいてもよい。」などと記載されるのみであり（【００１４】【００６４】），止血剤としての有効成分，作用機序についての具体的な記載はない。甲２１０に記載された温度応答性材料は，当該成分のみで出血部位を塞ぐゲルになるか否かは不明である。
ｇゲル生成による止血剤に関する周知技術の参酌
⒜前記ｃないしｆによれば，優先日当時，①複数の成分を組み合わせることにより出血部位を塞ぐゲルを生成する止血剤（前記ｃ），②出血部位における血液成分との相互作用により出血部位を塞ぐゲルを生成する止血剤（前記ｄ），③出血部位における共有結合により出血部位を塞ぐゲルを生成する止血剤（前記ｅ）が，それぞれ存在することが周知であったと認められる。
⒝複数の成分を組み合わせることにより出血部位を塞ぐゲルを生成する止血剤
の参酌
複数の成分を組み合わせることにより出血部位を塞ぐゲルを生成する止血剤が存在することを参酌しても，当業者は，ＲＡＤＡ１６を，他の成分と組み合わせることなく，ＲＡＤＡ１６のみが有効成分になって止血作用を有することまで理解できるものではない。
⒞出血部位における血液成分との相互作用により出血部位を塞ぐゲルを生成す
る止血剤の参酌
血液成分との相互作用により出血部位を塞ぐゲルを生成する止血剤においては，出血部位を塞ぐゲルの生成に当たり，血液成分との相互作用が不可欠なものである。そうすると，そのような止血剤が存在することを参酌しても，当業者は，血液成分との相互作用なしに，ＲＡＤＡ１６のみが有効成分となって出血を抑制できると理解できるものではない。
⒟出血部位における共有結合により出血部位を塞ぐゲルを生成する止血剤の参酌引用例１には，ＲＡＤＡ１６がゲルを生成する機序について「ＡとＡの疎水結合，ＲとＤのイオン結合」と記載されている。当業者は，ＲＡＤＡ１６が互いにイオン結合及び疎水結合するから，ゲル化すると理解するものである。そして，イオン結合及び疎水結合によるゲルは物理的絡み合いによってゲル化する物理ゲルであり，共有結合によるゲルは化学反応によって架橋されることによってゲル化する化学ゲルであるところ，高分子ゲルの性質は，ゲルを構成する高分子網目の構造（物理ゲルか化学ゲルか）に大きく依存するものであるから（乙２３の９～１５頁），当業者は，当然に，高分子ゲルの性質が共有結合とイオン結合及び疎水結合において大きく相違するとの技術常識を有している。そうすると，共有結合により出血部位を塞ぐゲルを生成する止血剤が存在することを参酌しても，高分子ゲルの性質が共有結合とイオン結合及び疎水結合において大きく相違するとの技術常識を有する当業者は，イオン結合及び疎水結合によりゲル化するＲＡＤＡ１６において，ＲＡＤＡ１６のみが有効成分になって止血作用を有することまで理解することはできない。
(e)以上によれば，ゲル生成による止血剤に関する周知技術を参酌しても，当業者は，引用発明に係る止血剤について，「Ａｃ－ＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡ－ＣＯＮＨ２を含む１％水溶液，３％水溶液又は３％ゲル」において，ＲＡＤＡ１６のみが有効成分になって，止血作用を有することまで理解できるものではない。ｈよって，当業者は，優先日当時における周知技術を参酌しても，引用発明並びに引用例２及び３により利用可能となった事項から，本件発明１を容易に発明をすることができないというべきである。
ウ原告の主張について
(ア)原告は，引用発明をそのまま止血に用いる試験さえすれば，本件製品に止血効果があることを確認できる旨主張するものと解される。しかし，前記イ(ウ)ｂのとおり，当業者は，引用例１ないし３の記載に基づいても，ＲＡＤＡ１６が何らかの方法により止血作用を発揮するということを理解できるにとどまる。そのようなＲＡＤＡ１６の使用方法として，そのまま出血部位に適用することは，たとえそれが単純なものであったとしても，創作能力の発現が必要というべきであって，容易に想到できるものではない。
(イ)作用機序等
原告は，本件製品を止血剤とする場合の有効成分，作用機序，組成，使用方法は明らかであると主張する。
まず，引用発明は「Ａｃ－ＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡＲＡＤＡ－ＣＯＮＨ２を含む１％水溶液，３％水溶液又は３％ゲル」であって，本件製品ではない。そして，前記イ(ウ)ｂのとおり，当業者は，引用例１ないし３の記載に基づいても，ＲＡＤＡ１６が何らかの方法により止血作用を発揮するということを理解できるにとどまる。ＲＡＤＡ１６を止血剤として用いる場合に，その他の成分を組み合わせなくても，ＲＡＤＡ１６自体が止血作用を奏する程度にゲル化するか否かは不明であるというほかない。
(ウ)原告は，「ゲル化をもたらす成分を出血部位に適用し，同成分をゲル化させることにより出血を抑制すること」は，優先日当時の周知技術であると主張する。まず，ゲル化をもたらす成分を出血部位に適用し，その余の成分との組合せや血液成分との相互作用により，当該ゲル化をもたらす成分をゲル化させることにより出血を抑制する止血剤が存在することは，優先日当時の周知技術であったものである（前記イ(オ)ｃ，ｄ）。しかし，ＲＡＤＡ１６のみが有効成分になって，止血作用を有することまで理解できるか否かについて判断するに当たり，当該周知技術から，他の成分との組合せや血液成分との相互作用を捨象して，上位概念化した周知技術を認定することはできない。


平成２５年３月１３日判決言渡
平成２４年（行ケ）第１００５９号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２５年１月２８日
判決
原            告                X訴訟代理人弁護士                岩井    泉同                              鶴   由貴同                              關   健一訴訟代理人弁理士                蔦田正   人被            告                Y訴訟代理人弁護士                髙      橋      順      一同                              兼   松   由理子同                              向   宣明訴訟復代理人弁護士              林      田      敏      幸訴訟代理人弁理士                林       直生樹
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が無効２０１１－８００１３３号事件について平成２４年１月１６日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
特許庁は，被告の有する後記本件特許について，原告から無効審判請求を受け，審判請求不成立の審決をした。本件は，原告がその取消しを求めた訴訟であり，争点は，原告が後記本件発明１～６の共同発明者と認められるかどうかである。
１特許庁における手続の経緯
被告は，発明の名称を「二重瞼形成用テープまたは糸及びその製造方法」とする特許第３２７７１８０号（優先日平成１２年１０月３日，出願日平成１３年５月２９日，設定登録日平成１４年２月８日，請求項の数１１，以下「本件特許」といい，本件特許の特許公報（甲６）を「本件明細書」という。）の特許権者である。原告は，平成２３年７月２６日，本件特許の特許請求の範囲の請求項１ないし６に記載された発明（以下，請求項ごとに「本件発明１」のようにいう。）について無効審判を請求した（無効２０１１－８００１３３号事件）。特許庁は，平成２４年１月１６日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は同月２０日に原告に送達された。
２特許請求の範囲の記載（甲６）
本件特許の特許請求の範囲の請求項１ないし６の記載は，次のとおりである。「【請求項１】延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する合成樹脂によ
り形成した細いテープ状部材に，
粘着剤を塗着することにより構成した，
ことを特徴とする二重瞼形成用テープ。
【請求項２】上記粘着剤は上記テープ状部材の両面または片面に塗着されている，ことを特徴とする請求項１に記載の二重瞼形成用テープ。【請求項３】両端に指先で把持するための表面に粘着性のない把持部を設けた，ことを特徴とする請求項１または２に記載の二重瞼形成用テープ。【請求項４】上記テープ状部材の両面または片面に引張りによって破断する破断
部を有する剥離シートを貼付した，
ことを特徴とする請求項１または２に記載の二重瞼形成用テープ。【請求項５】上記破断部は，上記シートの長手方向略中央に設けられた切欠溝に
よって形成されている，
ことを特徴とする請求項４に記載の二重瞼形成用テープ。【請求項６】上記シートはシリコンペーパーまたはシリコン加工を施したフィル
ムである，
ことを特徴とする請求項４または５に記載の二重瞼形成用テープ。」
３審決の理由
審決の理由は，別紙審決書写し記載のとおりであり，その要点は，次のとおりである。
(1)結論
共同発明者とは，課題を解決するための着想及びその具体化の過程において，複数の者がともに発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与した場合における複数の者をいうところ，本件発明１～６の特徴的部分の完成について，原告の創作的寄与はなかったものと推認することができる。したがって，本件発明１～６は，被告の単独発明であり，原告との共同発明であるということはできないから，特許法３８条（共同出願違反）の規定により本件特許を無効とすることはできない。
(2)本件発明１～３について
本件発明１の特徴的部分は，「延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する合成樹脂により形成した細いテープ状部材」により「二重瞼形成用テープ」を構成した点である。
原告の主張は，原告の陳述書（甲１）によって裏付けられるのみである上，審判請求書及び同陳述書のいずれにおいても，原告が本件発明１の特徴的部分であるテープの弾性的伸縮性を利用して二重瞼を形成する二重瞼形成用品の着想又は具体化に関与したことについての具体的な記載が極めて不充分である。一方，被告の陳述書（甲７）には，本件発明１の特徴的部分の完成に被告が創作的に寄与したことが具体的かつ詳細に記載されており，①被告は，本件特許出願時である平成１２年まで株式会社プレオ（以下「プレオ社」という。）において主に開発を担当し，その期間を中心として平成１８年までに約４０件の特許，実用新案，意匠出願を行っていたこと，②原告は，プレオ社では主に営業を担当しており，本件特許出願時までの期間で原告が発明者となっている特許，実用新案，意匠の出願は１件のみであること，③原告は，被告に送付した平成２１年８月２０日付け通知書（甲１５以下「本件通知書」という。）において，本件発明４～６は被告との共同発明であると主張しているが，本件発明１については何ら言及していないことを併せ考慮すると，本件発明１の特徴的部分の完成について，原告の創作的寄与はなかったものと推認することができる。したがって，本件発明１は，被告の単独発明によるものというべきであり，原告がその共同発明者であるということはできない。本件発明２及び３については，本件発明１の上記特徴的部分を除いて特徴的な部分はないから，本件発明２及び３も被告の単独発明によるものというべきであり，原告が共同発明者であるということはできない。
(3)本件発明４～６について
本件発明４の特徴的部分は，本件発明１又は２を「テープ状部材の両面または片面に引張りによって破断する破断部を有する剥離シートを貼付した」点で更に特定した点である。
原告の主張は首尾一貫しておらず，また，原告の陳述書（甲１）によって裏付けられるのみである。一方，被告の陳述書（甲７）には，本件発明４～６の特徴的部分の完成に被告が創作的に寄与したことが具体的かつ理路整然と記載されており，上記(2)①，②の事実を併せ考慮すると，本件発明４の特徴的部分の完成について，原告の創作的寄与はなかったものと推認することができる。したがって，本件発明４は，被告の単独発明によるものというべきであり，原告がその共同発明者であるということはできない。


本件発明５及び６については，本件発明４の上記特徴的部分を除いて特徴的な部分はないから，本件発明５及び６も被告の単独発明によるものというべきであり，原告が共同発明者であるということはできない。
４前提事実
以下の事実は，当事者間に争いがないか，又は，括弧内記載の証拠によって容易に認められる。
(1)平成１１，１２年当時のプレオ社の状況（甲１，７，３９，乙６）被告は，昭和５９年に，化粧品の研究開発，製造，販売等を目的とするプレオ社（当時の商号は株式会社カナエ）に入社し，以来，化粧品や化粧品雑貨の企画・開発に従事していた。
原告は，従前，プレオ社の取引先であるゴム会社に勤務していたが，平成６年に同社を退社してプレオ社に営業部長として入社し，以来，主に営業活動に従事していた。
平成１１，１２年当時，プレオ社では，代表取締役である社長，その母親である専務のほか，社員である原告，被告，A（証人A）及びB（証人B）とパートタイマー１名が勤務していた。
平成１１年１０月頃，プレオ社の業績悪化に伴い，原告は，社長から退職勧奨を受けた。被告ら社員は，労働組合を結成し（委員長被告），原告に対する退職勧奨を撤回させた。
その後，プレオ社の経営状態は一段と悪化し，給料の遅配が発生するような状況となった。
(2)新会社設立（甲１０）
平成１２年９月１２日，被告を無限責任社員兼代表社員として，合資会社アーツブレインズ（以下「アーツブレインズ」又は「新会社」という。）が設立された。原告及びAは，被告とともに同月２０日付けでプレオ社を退社し，新会社に入社した。
(3)３Ｍ社からの各種テープのサンプル送付（甲１３）平成１２年９月２２日，３Ｍ社から被告宛てに各種テープ（製品番号１５２５Ｌ等９品）のサンプルが送付された。
(4)基礎出願（甲５）
被告は，平成１２年１０月３日，本件特許の基礎出願（特願２０００－３０３７９７）をした。同出願に係る明細書の特許請求の範囲の記載は次のとおりであり，本件特許４～６に相当する請求項はこれに含まれていない。
「【請求項１】
弾性的に伸縮する細いテープ状部材に粘着剤を塗着することにより構成したことを特徴とする二重瞼形成用テープ。
【請求項２】
テープ状部材を，延伸可能でその延伸後に弾性的な伸縮性を有する合成樹脂により形成したことを特徴とする請求項１に記載の二重瞼形成用テープ。
【請求項３】
両端に指先で把持するための表面に粘着性のない把持部を設けたことを特徴とする請求項１または２に記載の二重瞼形成用テープ。
【請求項４】
弾性的に伸縮するシート状部材に粘着剤を塗着すると共にその両端に粘着性のない把持部を形成し，これを細片状に切断することにより構成したことを特徴とする二重瞼形成用テープ。」
(5)金型等の発注（甲１８の１・２，乙１～３，５，１０～１３）原告は，平成１３年１月１０日，金型業者である株式会社匠エンジニアリング（以下「匠エンジニアリング」という。）に対し，アーツブレインズの担当者として，シリコンシート製造用の金型を注文した。アーツブレインズは，匠エンジニアリングから，同月１８日と２９日に各１台ずつ金型の納品を受け，同年２月２８日，その代金の支払をした。
原告は，同年１月２２日，株式会社サンセイ（以下「サンセイ」という。）に対し，アーツブレインズの担当者として，３Ｍ社製両面テープ＃１５２２（３０４㎜×６４．８ｍ）を１巻注文した。
原告は，同年２月５日，ゴム加工会社である株式会社トーアテック（以下「トーアテック」という。）に対し，アーツブレインズの担当者として，硬度９０のシリコンシート（２５０×２３０×０．３Ｔ）を５００枚，納期を１００枚は同月９日，残り４００枚は同月２６日と指示して，注文した。アーツブレインズは，同年３月３０日，トーアテックに対し，その代金の支払をした。
(6)本件特許出願
被告は，平成１３年５月２９日，本件特許の出願をした。
(7)株式会社アーツブレインズ設立（甲１１）
平成１３年９月，被告を代表取締役として，化粧品の研究開発，製造，販売等を目的とする株式会社アーツブレインズが設立され，原告は，Aとともに取締役に就任した。
(8)本件特許登録
平成１４年２月８日，本件特許について設定登録がされた。
(9)原告の退社（原告本人）
原告は，平成１８年８月２２日，株式会社アーツブレインズの取締役を退任し，その後２年間嘱託として勤務を続けたが，平成２０年８月，同社を退社した。
(10)本件通知書（甲１５）
原告は，被告に対し，平成２１年８月２０付けの通知書（本件通知書）により，本件特許の請求項４～６及び８，１１等に係る発明については，原告の単独発明であり，本件特許発明は少なくとも原告と被告が共同発明となるべきであるにもかかわらず，被告を単独発明者としたことは，特許法３８条の規定に違反するとして，被告の回答を求めた。
第３審決の取消事由に係る原告の主張
審決は，原告を本件発明１～６の共同発明者として認定しなかった点において誤っており，違法であるから取り消されるべきである。
１本件発明１について
(1)被告が本件発明１を単独で創作したとは認定できないこと
ア審決の誤り
審決は，甲７（審判において提出された被告の陳述書）の記載をもって，被告が本件発明１の特徴的部分の完成に創作的に寄与したことが具体的かつ詳細に記載されているというが，いかなる具体的事実をもって，被告が単独で本件発明１の完成に創作的に寄与したことを認定したのか不明である。


イ被告の研究・実験に関する供述の信用性は乏しいこと被告は，平成１２年８月頃，かつら用テープ（３Ｍ社製＃１５２２）を用いた研究・実験をプレオ社２階の研究室で被告単独で行い，同月末頃テープに関する発明が完成した旨を述べているが（被告本人調書７～８頁，甲７・３頁１５～２２行），具体的な研究・実験の内容を裏付ける客観証拠は存在しない。また，被告は，「アイテープタイプの各種テープや，かつら用テープである＃１５２２，医療用サージカルテープ，絆創膏などを利用して実験し，＃１５２２を瞼の上で伸ばして貼って収縮させることを見出した。＃１５２２をどの方向にカットして伸ばすか，各種方向に＃１５２２を引っ張って伸縮性の研究をした。」旨を述べているが（被告本人調書６～７頁），平成１２年９月２２日に，３Ｍ社から被告宛てに，＃１５２２以外のテープのサンプルが送付されているから（甲１３），同年８月の時点において，被告が各種テープを用いた実験を行い，＃１５２２を選択し，本件発明１に至ったとは考えられない。
むしろ，本件発明１の創作は，３Ｍ社製♯１５２２を用いることが大前提であり，同テープを引っ張った際に延びることを見出し，これを二重瞼用品として用いることができないかという着想を得たということこそ，本件発明１の創作的寄与にほかならない。そして，＃１５２２が引っ張ると延びること，これを二重瞼用品に利用することは，平成１２年春頃，原告と被告とがプレオ社のデスクで協議をした際に着想に至ったものなのである。
ウ甲１３について
被告は，平成１２年９月２２日のサンプル送付（甲１３）について，製品開発のほか，３Ｍ社とのコネクションを作るためであった旨を弁明するが（被告本人調書８頁），被告が本件発明１の研究開発のため各種テープを用いた実験を同年８月中に行っていたのであれば，その時点で他のテープサンプルを取り寄せるのが自然である。
また，本件発明１の基礎出願は平成１２年１０月３日付けでなされているところ，明細書作成の準備期間等を考慮すれば，仮に，同年９月２２日のサンプルを利用して被告が実験等を行ったとしても，当該実験等は本件発明１の創作に関連性を有しないことも明白である。
エ平成１２年８月末の車内協議について
被告は，平成１２年８月末頃，被告が所有する車内で，原告，被告及びAの３名で新商品についての協議を行い，原告らにかつら用粘着テープを細断したサンプルを見せた旨を述べている（乙６・６頁，被告本人調書１６頁）。A証人も，同旨を述べた上で，「原告は，その際に初めて新商品のアイデアを被告から聞いた」旨を述べているが（A証人調書１～３頁），A証人は，被告が代表者を務め，本件特許製品の販売会社である株式会社アーツブレインズの役員であり，被告の利害関係人であるから，その供述の信用性は乏しい。また，A証人は，「この商品のアイデアですね，これを商材として新しい会社を立ち上げないかという提案をYから聞きました。」（A証人調書２頁１８～１９行目）と述べるとともに，「二重瞼テープの話とか，新会社の立ち上げの話というのは，Xさんもこのときはじめて聞いたようだったのですか。」との問いに，「はい，そのとおりです。」と回答しているが（A証人調書３頁１～３行目），新会社（合資会社アーツブレインズ（以下「アーツブレインズ」ともいう。）の設立は，平成１２年９月１２日に行われており（甲１０），同年８月末の段階で初めて当事者間で新会社設立の話が持ち上がったとは考えがたい。この点からも，A証人の供述の信用性は乏しいといわざるを得ない。これに対し，B証人は，車内での協議に際して自分も同席していたこと，その際に製品サンプルなど見ていないと述べるとともに，車内での協議の際に新商品に関する話を原告と被告とで行っていたと述べている（B証人調書３～４頁）。B証人は，原告及び被告と現時点においては何ら利害関係を有しておらず，また，B証人は，車の車種，色等のきちんと記憶のある点（B証人調書２頁等）と，「原告と被告とが協議を行っていた具体的な内容までは覚えていない」として記憶がない点（B証人調書４頁）とをきちんと区別して供述しており，その証言の信用性は極めて高い。以上を鑑みれば，被告が平成１２年８月末頃車内で原告らにかつら用粘着テープを細断したサンプルを見せ，その際に原告が初めて新商品のアイデアを被告から聞いたということなどあり得ない。
オ小括
審決の判断は，被告の本件発明１の創作的寄与に関し，甲７に「具体的かつ詳細な記載がある」と漫然と認定しているのであって，その判断は違法であると言わざるを得ない。
本件訴訟手続において提出された各種証拠を前提としても，被告が単独で本件発明１の創作に至ったと認定することはできない。
(2)原告の創作的関与があること
本件発明１の着想は，平成１２年頃，被告が，他の製品に使用されていた両面テープ（３Ｍ社製＃１５２２）をはさみで細く短冊状に切り引っ張った際に両面テープの伸縮性を発見し，化粧品雑貨等への利用方法を原告と相談する中で得られたものである。
上記のとおり，平成１２年８月頃，被告が研究・実験を単独で行い，サンプルを作成し，同月末頃サンプルを原告に開示するに至ったということは，B証人の供述からみて事実と異なり，また，同年９月に被告が他のテープサンプルを取り寄せたという事実（甲１３）とも整合しない。他方で，B証人の供述にあるとおり，本件特許出願の基礎出願日前の平成１２年８月頃において，原告と被告は，新会社のために，両面テープを使った新商品を作る旨の協議を行っていたのである（B証人調書３～４頁，甲４０）。
本件発明１は，①「延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する合成樹脂より形成した細いテープ状部材に粘着剤が塗着すること」，②「同テープを二重瞼形成用テープとして利用する」という点を構成要件とするものであるところ，①は，「＃１５２２という両面テープを短冊状，テープ状に細断したもの」にほかならない。そして，原告と被告とのプレオ社での協議の中で，②「二重瞼用品として用いる」という構想を得たものであるから，本件発明１は，当該協議の時点で，原告と被告とにより完成したものである（原告本人調書２８頁）。そして，原告と被告は，新会社のために，同着想に基づき商品を具現化することとし，その後も協議を続けていたものである。
したがって，原告が本件発明１の完成に創作的な寄与をしていたことは明らかである。
２本件発明２及び３について


本件発明２及び３には，本件発明１を離れた特徴的部分はないから，原告は，本件発明２及び３の共同発明者でもある。
３本件発明４～６について
(1)証拠について
本件訴訟における証拠によれば，以下の事実が認められる。平成１３年１月１０日，原告は，アーツブレインズの担当者として，匠エンジニアリングに対し，シート用の金型製造を発注した（甲１８の２）。同発注においては，片面シボ付き，四隅ガイド付き，上下マーキング等の指示がなされている。同月１２日，匠エンジニアリングから原告宛てに，金型図面がファックスされている（乙１，２）。乙１及び乙２をみると，図面番号が「ＡＴ０００１Ｙ－１／１～１／２」と連番になっており（乙１，２の右下欄参照），ファックス送信ページ数も「ＮＯ．６４１８Ｐ１～Ｐ２」であることから（乙１，２の右下隅ファックス記録参照），乙１と乙２とは一連の金型図面である。同月１８日，匠エンジニアリングから，型番ＡＴ０００１の金型がアーツブレインズ宛てに納品されている（乙５・上欄）。また，同月２９日，匠エンジニアリングから，金型にメッキを施したものが納品されている（乙５・下欄）。なお，同納品に対しては，同年２月２８日に，アーツブレインズから匠エンジニアリングに支払がなされている（乙１１）。
同年１月２２日，原告は，アーツブレインズの担当者として，サンセイに対し，＃１５２２を発注した。
同年２月５日，原告は，アーツブレインズの担当者として，トーアテックに対し，シリコンシート（硬度９０度）を発注した（甲１８の１）。同発注においては，先行して１００枚を同月９日に，残り４００枚を同月２６日に納品するように指示されている。なお，同納品に対しては，同年３月３０日に，アーツブレインズからトーアテックに支払がなされている（乙１３）。
(2)原告の創作的関与があること
ア審決の認定について
(ア)審決は，原告による金型の発注やシリコンシートの発注行為は，本件発明４～６への創作的関与を裏付けるものではないと認定した。その理由は，甲１８の１に「営業X」との記載があること，シリコンシートの発注量が５００枚であることから，製品の企画・研究開発のためというより，通常生産のための蓋然性が高いということであった（審決書１６頁１行目以下）。
しかし，「営業」との表記があるから，製品の企画・研究開発のための発注ではないというのは，実態を考慮しない誤った推認である。甲１８の１は，品番として縦横幅厚み，数量，単価等が特定されているのみで，具体的な仕様等についての指示言及はない。これは，原告がトーアテックと事前に内容について詳細に打ち合わせ協議を行っていたが故に，具体的な仕様等の指示言及が不要だったことを示している。原告は，旧知の金型業者である匠エンジニアリングや，ゴムメーカーであるトーアテックに自ら赴き，自己の着想していた本件発明４～６を説明し，業者からアドバイスを受けて，形状，厚み，硬度，スリットの形成方法等を具現化したのである。例えば，原告は，「できるだけ硬いシリコン」とトーアテックに依頼し，同社から，日本国内では硬度９０度のシリコン素材は入手できないと回答されたが，それでもなお海外からでも入手するよう要請するなど（甲３９・３～４頁），原告は，単に製品量産化の協議を行っていたものではなく，製品開発の具現化の協議を行っていたのである。
また，シリコンシートの発注量が５００枚であるということを理由とする審決の認定も誤った事実認定である。すなわち，甲１８の１には，平成１３年２月９日に先行して１００枚を納品するようにとの指示がなされており，原告が開発研究用に先行してサンプル１００枚を発注していたことは容易に認定できる。なお，硬度９０というシリコン素材は入手困難なものであるところ，このような特殊な素材は，一定のロッドでの手配が必要であり，最低ロッドで注文しても，シリコンシート５００枚分くらいのロッドが必要となる。このような背景事情を加味すれば，５００枚の注文ということをもって，通常生産用の発注であると認定することなどできない。
(イ)審決は，仮に製品の企画・研究開発のためであったとしても，原告が発注者であることのみをもって，原告自身の企画・開発のために発注したと直ちに認めることはできないとする（審決書１６頁７～９行目）。しかし，乙１をみると，匠エンジニアリングは，「アーツブレインズ代表X様」として金型図面を送付しており，匠エンジニアリング担当者は，原告がアーツブレインズの代表ないし責任者として協議に臨んでいるものと認識していたのである。このような記載からみて，原告が単なる発注者ではなく，実質的な協議打合せをしていた当事者であることは明らかである。また，乙２には，原告による「ガイド穴つぶす」等の指示書が追記されており，原告が単なる発注者ではなく，自らの企画・開発のために発注行為を行っていたことも明らかである。
イ被告の供述について
被告は，平成１２年末までにシリコンを用いて実験を行い，製品仕様を自ら決定し，原告に量産化のための指示を与えた旨を述べている（被告本人調書１２～１５頁）。
しかし，硬度９０というシリコンゴムは当時入手が困難であり，原告がトーアテックに依頼して，平成１３年２月に至ってやっと入手できたものである（甲１８の１）。シリコン素材自体は，そのままゴム板として用いられるものではなく，加硫工程を経て，成形加工をして初めて板状のシリコンゴムシートとなるのであって，トーアテックなど専門のゴムメーカーに依頼しなければ入手することはできない。被告が平成１２年末までに実験を行って製品仕様を自ら決定することなどあり得ない。
また，被告は，「手元にあったシリコンシート，２液混合性シリコンからシートを作って実験した」旨を述べるが（被告本人調書１２頁１４行目等），実験用のシリコンシートを製造するに当たって，圧さ０．３㎜程度のごく薄い厚さのシートを，ゴム加工業者でもない被告が，何ら必要な金型等もない状況で作成することなど考えられない。ましてや，そのような薄いシートに切欠き（スリット）を手動で入れることなど不可能である。
被告の供述は，抽象的な「シートを作って実験した」という供述にとどまっており，例えば，トーアテックなどのメーカーにシートサンプルを作成してもらった等の言及はなく，同供述の信用性は極めて低い。
ウ小括
以上のとおり，審決の認定には誤りがあり，原告が製品の企画・研究開発を自ら主体的に行っていたことは明らかである。


平成１３年５月２９日，被告を単独発明者として本件特許出願がなされ（甲６），同出願では，優先権基礎出願（甲５）に加え，破断部を有する剥離シートを設けること，同剥離シートをシリコン素材によって形成することなどが追記されているところ（請求項４～６，【００１９】以下の他の実施例等参照），上記のとおり，原告は，平成１３年１月から２月にかけて，製品の企画・研究開発を自ら主体的に行っていたのであるから，本件発明４～６の特徴的部分である「破断部を有する剥離シート」「シリコン素材」の創作に原告が関与していたことは明らかである。
第４被告の反論
以下のとおり，原告本人尋問における原告の供述は，多くの点において不自然であったり，一貫性に欠けており，信憑性に乏しい。
これに対し，被告は，被告本人尋問において，本件発明１～６の着想から具体化に至るまでの経緯を，甲７（審判における陳述書）及び乙６（本訴における陳述書）の内容と矛盾なく，具体的かつ理路整然と述べており，被告が本件発明１～６の特徴的部分の完成に創作的に寄与したことは明らかである。よって，原告は，本件発明１～６の共同発明者ではなく，被告が本件発明１～６の唯一の発明者であることは明らかである。
１平成１２年春頃の協議をいう点について
原告の供述によれば，平成１２年の春頃，被告が両面に離型紙の付いた両面テープ（＃１５２２）を切ったものを持って原告のデスクに来て，両面テープを引っ張り，これを引っ張ってみたら伸びるんだけど，何か使えないかな？と原告に対し話しかけてきた，プレオ社の玄関の応接で協議をしたところ，原告と被告はプレオ社でアイメイク関係の仕事をやっていたことから，アイメイク関係で二重瞼に使えるのではないかという話になった，その後，原告と被告は，新会社の新商品をどのような商品にするかについて，喫茶店で何回か協議した，というのである。しかし，原告の供述によれば，原告と被告はプレオ社を退職して新会社を設立することに既に合意していたというのであるが，社内の人間に見聞きされるおそれがあるにもかかわらず，被告が原告のデスクに来て，両面テープを見せながら，新会社で扱うための商品の開発について原告に意見を求めたり，会社の玄関の応接でそれについて原告と協議したりすること自体不自然である。また，被告が，将来新会社で扱う，しかも特許を取得しようとしている商品について，他人に見聞きされるおそれがある喫茶店で，原告と協議することも不自然である。さらに，本件発明１～３の特徴的部分は，二重瞼形成用テープを，延伸可能で延伸後にも弾性的な伸縮性を有する合成樹脂により形成したテープ状部材により構成し，該テープ状部材の延伸後の弾性収縮を利用して二重瞼を形成する点にあるところ，原告の供述によれば，平成１２年の春頃の被告との協議では，実際に両面テープを瞼に装着して試してみることもなく，単に伸びる両面テープがアイメイク関係で二重瞼用に使えるのではないかといった極めて漠然とした提案がなされたにすぎない。当該テープを使用して具体的にどのように二重瞼を形成するのか，すなわち，当該テープの延伸後の弾性収縮を利用して二重瞼を形成する点については何ら言及されなかった。また，原告は，その後，喫茶店でも両面テープをどのような商品にするかについて被告と協議したと供述しているが，同様に具体性に乏しく，本件発明１～３の上記特徴的部分について被告と協議していない。しかも，原告自身，両面テープについて何も実験していない。してみると，仮に万が一，プレオ社内において被告と原告との間で原告が供述するようなやり取りがあったとしても，本件発明１～３の着想及びその具体化の過程において，原告がその特徴的部分の完成に創作的に寄与したとは到底いえない。さらに，原告が被告に対して送付した平成２１年８月２０日付け通知書（甲１５，本件通知書）では，原告が本件発明１～３の発明者であるとの主張は一切記載されておらず，そのような主張は，特許無効審判になって始めたのであり，かかる経緯からしても原告が本件発明１～３の発明者であるとの原告の供述の信憑性は乏しい。以上のように，原告の供述は信憑性に乏しいばかりでなく，原告の供述をもってしても，原告が本件発明１～３の共同発明者でないことは明らかである。
２車内での協議について
原告は，車内での協議について，「被告と車内で話合いをしたのは１回だけであり，そのとき，BとAも同席し，計４人で主として新会社を立ち上げることやBがプレオ社に残ること等を話し合ったが，両面テープを具体的にどのような商品にするかについては話し合っておらず，被告も両面テープのサンプルを持っていなかった。」旨供述する。そして，B証人は，「車内において話合いをしたことを１回だけ記憶しており，それは被告の車内であり，そのとき，原告，被告，B及びAの計４人が同席して，会社を辞めることや，新商品を作って新しい会社でやること等について話し合ったが，新商品に関する具体的な話を聞いたり，新商品のサンプルを見たりはしていない。」旨証言している。また，その車内での話合いの内容について「自分もそのとき一緒に辞めたかったんですけども，家のローンもあったりとかで，まだ子供も小さいのもあったので，残ったほうがいいんじゃないのというような話も出てきたのが事実です。」と証言している。
しかし，特許の出願前に，新会社の設立には参加させずにプレオ社に残すつもりであったBに発明の内容が知られた場合，プレオ社にその情報が流れるなどして，新規性の喪失や冒認出願等のリスクがあるため，新会社で扱う新商品についての具体的な話合いについては，極めて秘密性を高くする必要があるから，Bは同席させず，原告，被告及びAの３人のみで行うのが自然である。そうであれば，B証人は，その３人での話合いのことについて当然知らないだけのことである。また，A証人も，車内において３人で話合いをした際に，被告がサンプルを使って実演しながら新商品について具体的に説明した旨，及び，明確な記憶はないものの，その車内における３人での話合いとは別の機会に，車内においてBを含めた４人で話合いをしたこともあったと思う旨証言している。
してみると，B証人が言うところの４人での車内における話合いがあったとしても，それは，被告が言うところの３人での車内における話合いとは別の機会であったと考えるのが合理的である。
したがって，たとえ，B証人の証言が，原告の言うところの車内における４人での話合いを裏付けるものであったとしても，その証言は，被告と車内で話合いをしたのが，その４人での１回だけであったという原告の供述を何ら裏付けるものではない。


３３Ｍ社からのサンプルシートの取り寄せについて原告は，３Ｍ社からのサンプルシートの取り寄せについて，「原告，被告及びAは，平成１２年９月１２日に新会社設立後，同月２２日，すなわち被告宛てに，甲１３の３Ｍ社からのファックスが来た日にプレオ社を退職したが，同月一杯プレオ社におり，原告も，甲１３に記載されたサンプルをプレオ社で見た。」旨供述する。しかし，３人がプレオ社を退職したのは，平成１２年９月２０日（乙１４）であって，被告がサンプルシートを取り寄せるよりも前である。したがって，原告が供述するように，原告がそのサンプルテープを見たのであれば，それはプレオ社を退職した後であることは明らかであり，しかも，新会社を設立して退職した人間が，退職後に退職した会社を使用すること自体不自然である。さらに，甲１３が送られてきたのは，プレオ社ではなく，被告の自宅である（乙１５は，甲１３の送り状と共にサンプルシートが送られてきた封筒で，宛先住所の末尾の数字が「４０７」となっているが，これは，当時被告が住んでいた，プレオ社が入っていたビルの４階の部屋番号である。当時，プレオ社はそのビルの１階と２階に入っていた（甲８））。
してみると，サンプルシートをプレオ社で見たという原告の供述も信憑性に乏しい。
４新会社のための製品かプレオ社のための製品かについて原告は，本人尋問において，新たに設立する会社の新製品として，被告が持ってきた両面テープを二重瞼形成用品に使えるという話をしたと答えている。しかし，原告は，甲１（審判における陳述書）では，プレオ社の新商品として，二重瞼形成用品に使用できるという話をした旨述べており（甲１・１～３頁），原告の供述は大きく変遷している。
したがって，両面テープについて原告と被告が協議して二重瞼形成用品に使えるという話になったという原告の供述は，信用性が乏しい。５シリコンを使用することについての被告の対応について原告は，新会社を立ち上げる前に，被告に対し，シリコンを使いたいと言ったとき，被告に一蹴された旨供述する。
しかし，原告は，甲１（審判における陳述書）では，「私が被告に，シリコンゴムを用いることや切り欠きを付けることなどを説明したところ，被告が，ゴムの中央に切り欠きがあるのをユーザに見せたくないと言ったので，私は，最初にシリコンゴムに切り欠きを入れ，両面テープに接する部分に切り欠きを入れたシリコンゴムの面を貼り合せることを提案しました。」とあるように，被告は，シリコンを使うことを前提として，切り欠きについて原告に意見を述べた旨を述べている。このように，原告の供述は一貫性に欠き，信憑性に乏しい。
６シリコンの使用が決まった経緯について
原告は，主尋問において，新商品の製品化に当たり，新栄や匠エンジニアリングやトーアテックと打合せをした後に，被告に対し，シリコンゴムを使うことを報告した旨述べる一方で，反対尋問においては，新栄に打合せに行く前に，新会社において，会社としてシリコンにしようと既に決まっていて，それよりも前に被告とシリコンにすることについて話をした旨述べており，原告の供述は一貫性に欠ける。原告は，その後，会社としては決めていなかったと訂正する供述をしたが，反面で，支払関係での了解は得られていたとも供述しており，いずれにしても，原告の供述は信憑性に乏しい。
７シリコンを用いた実験について
原告は，新会社の商品の開発に着手した平成１２年３月頃から同年末頃までの間に，両面テープについて何か実験をしたり，あるいはテープをシリコンでサンドイッチ状に挟んでサンプルテープを作って実験したりしたことはなかった旨供述する。しかし，もし原告が発明者であったというのならば，開発の段階で商品サンプルを作成して，それが，頭の中で考えていた商品としての目的及び作用効果を十分に達成し得るものか，一度は確認するのが自然であり，新栄と新商品の製品化の打合わせを始める平成１２年末まで，一切商品サンプルを作らず，それを使って実験もしなかったというのは，極めて不自然である。
８新商品製品化のための社内協議について
原告は，新会社は，設立直後から３人の合議制で運営されていた旨供述する。その一方で，原告は，新会社では３人がそれぞれ独立して自分の仕事を持っていたので，新商品を製品化するために新栄と協議を始める際，新栄に行くという話だけをし，行く内容については一切話をしなかった旨述べている。また，甲３９（本訴における陳述書）の３頁２～６行目において，原告は，「このような状況で，ついに平成１２年の年末には，アーツブレインズの資金が枯渇する状況になってしまいました。そこで，起死回生の策として，私は，従前から温めていた，二重瞼形成テープの具体化・製品化を進めることとし，以前から両面テープを挟み込むためのものとして構想していたシリコンシートの製造を開始することにしたのです。」と述べている。
しかし，そのような新会社の状況下において，新商品の製品化は極めて重要な議題であるはずであり，新会社は合議制を採っていたにもかかわらず，商品の企画・研究開発を担当していた被告や，総務・経理を担当していたAと事前に何ら協議もせずに，原告が独断で業者と新商品の製品化の話を進めること自体，極めて不自然である。
第５当裁判所の判断
当裁判所は，審決が原告を本件発明１～６の共同発明者として認定しなかった点に誤りはなく，審決に取り消すべき違法はないものと判断する。
１共同発明者性の認定について
ある特許発明の共同発明者であるといえるためには，特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち，従前の技術的課題の解決手段に係る部分，すなわち発明の特徴的部分の完成に現実に関与したことが必要であると解される。ところで，特許法１２３条１項２号は，特許無効審判を請求することができる場合として，「その特許が・・・第３８条・・・の規定に違反してされたとき（省略）。」と規定しているところ，同法３８条は，「特許を受ける権利が共有に係るときは，各共有者は，他の共有者と共同でなければ，特許出願をすることができない。」と規定している。このように，特許法３８条違反は，特許を受ける権利が共有に係ることが前提となっているから，特許が同条の規定に違反してされたことを理由として特許無効審判を請求する場合は，審判請求人が「特許を受ける権利が共有に係ること」について主張立証責任を負担すると解するのが相当である。これに対し，特許権者が「特許を受ける権利が共有に係るものでないこと」について主張立証責任を負担するとすれば，特許権者に対して，他に共有者が存在しないという消極的事実の立証を強いることになり，不合理である。特許法３８条違反を理由として請求された無効審判の審決取消訴訟における主張立証責任の分配についても，上記と同様に解するのが相当であり，審判請求人（審判請求不成立審決の場合は原告，無効審決の場合は被告）が「特許を受ける権利が共有に係ること」，すなわち，自らが共同発明者であることについて主張立証責任を負担すると解すべきである。


したがって，本件においては，審判請求人である原告が，自らが共同発明者であること，すなわち，本件発明１～６の特徴的部分の完成に原告が現実に関与したことについて，主張立証責任を負担するものというべきである。２本件発明１～６の特徴的部分の完成を基礎付ける事情について
(1)本件発明１～６の概要
本件明細書（甲６）によれば，本件発明は，概要次のとおりの発明であると認められる。
本件発明１は，簡単かつ容易にきれいな二重瞼を形成できるようにした二重瞼形成用テープに関するものである（【０００１】）。
従来，二重瞼を形成する方法として，瞼の皮膚を接着して二重のひだを形成する方法や，瞼に片面粘着テープを貼り付けたり硬化型ポリマーを塗着することにより形成した皮膜によって二重の折り込みひだを形成する方法があったが，これらの方法は，非常に細かい作業を行う必要があり，ある程度慣れないときれいな仕上がりが得られず，また，接着により皮膚のつれが生じたり，皮膜の跡が残るなどの問題があった（【０００２】）。
本件発明１の二重瞼形成用テープは，これらの問題を解決するため，延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する合成樹脂により形成した細いテープ状部材に，粘着剤を塗着することにより構成したものである。本件発明２は，本件発明１の粘着剤の塗着部分をテープ状部材の両面又は片面としたものである。本件発明３は，本件発明１又は本件発明２の二重瞼形成用テープの両端に指先で把持するための表面に粘着性のない把持部を設けたものである（【０００３】，【０００４】）。本件発明４は，本件発明１又は本件発明２のテープ状部材の両面又は片面に引張りによって破断する破断部を有する剥離シートを貼付したものである。本件発明５は，本件発明４の破断部を，剥離シートの長手方向略中央に設けられた切欠溝によって形成したものであり，本件発明６は，本件発明４又は５の剥離シートがシリコンペーパー又はシリコンを施したフィルムであるものである（【０００５】）。本件発明１～６の二重瞼形成用テープによって二重瞼を形成するには，テープ状部材の両端を把持して弾性的に延びた状態になるように引っ張り，その状態でテープ状部材の粘着剤を塗着した部分を瞼におけるひだを形成したい位置に押し当ててテープ状部材をそこに貼り付け，両端の把持部を離せばよく，これにより，引っ張った状態にあるテープ状部材が弾性的に縮むが，本来，瞼はその両側に比して中央部が眼球に沿って前方に突出しているので，弾性的に縮んだテープ状部材がこれを貼り付けた瞼にくい込む状態になって，二重瞼のひだが形成される。両端の不要な部分はその後に切除する（【０００８】）。
このようにして，本件発明１～６の二重瞼形成用テープは，テープ状部材が瞼に直接二重にするためのひだを形成するので，従来の方法のように，皮膚につれを生じさせたり皮膜の跡を残したりすることはなく，自然な二重瞼を形成することができ，しかも，テープ状部材の両端を持って引っ張った状態でそれを瞼のひだを形成したい位置に押し付ければよいので，簡単にきれいな二重瞼を形成することができる。また，従来の方法では，瞼の皮膚を接着したり，瞼に片面粘着テープ等を貼り付けたりするとき，自分の操作でひだを作るためにプッシャー等を用いる必要があるが，本件発明１～６の二重瞼形成用テープは，それ自身の収縮によって二重瞼を形成するので，プッシャー等を用いる必要がなく，二重瞼形成を安全かつ容易に行うことができる（【０００９】）。
特に，本件発明４～６の二重瞼形成用テープは，テープ状部材の粘着剤が塗着された両面又は片面に引張りによって破断する破断部を有する剥離シートを貼付しているため，本件発明１～３の二重瞼形成用テープのような把持部や離型紙を設けなくてもテープ状部材の粘着剤が指や他の物品に付着するということがなく，また，本件発明４～６の二重瞼形成用テープを使用するときには，この二重瞼形成用テープを左右両側に引っ張るだけでテープ状部材が延びた状態で露出するから，本件発明１～３の二重瞼形成用テープよりもさらに使いやすいものとなる（【００２５】）。
(2)本件発明１～３の特徴的部分の完成を基礎付ける事情ア上記(1)によれば，本件発明１の特徴的部分は，「延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する合成樹脂により形成した細いテープ状部材」により「二重瞼形成用テープ」を構成した点であると認められる。本件発明２は，本件発明１の粘着剤の塗着部分をテープ状部材の両面又は片面としたものにすぎず，本件発明３は，本件発明１又は本件発明２の二重瞼形成用テープの両端に指先で把持するための表面に粘着性のない把持部を設けたものにすぎず，いずれも，本件発明１の上記特徴的部分を除いて特段の技術的意義を有するものではない。したがって，本件発明２及び３には，本件発明１の上記特徴的部分を除いて特徴的な部分はない。
イ本件発明１～３は，「延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する合成樹脂により形成した細いテープ状部材」により「二重瞼形成用テープ」を構成することにより，二重瞼を形成するために従来技術において必要とされた細かい作業や慣れを不要とし，皮膚につれを生じさせたり皮膜の跡が残したりすることなく，簡単にきれいで自然な二重瞼を安全に形成できるというものであるから，本件発明１～３の上記特徴的部分が完成したといえるためには，「延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する合成樹脂により形成した細いテープ状部材」によって構成した二重瞼形成用テープのテープ状部材の粘着剤を塗着した部分を瞼におけるひだを形成したい部分に押し当ててテープ状部材をそこに貼り付け，両端の把持部を離すことによって，弾性的に縮んだテープ状部材がこれを貼り付けた瞼にくい込む状態になって二重瞼のひだが形成され，二重瞼形成用テープとして使用できることを確認したことを要するものと解するのが相当である。(3)本件発明４～６の特徴的部分の完成を基礎付ける事情ア前記(1)によれば，本件発明４の特徴的部分は，本件発明１又は２の「テープ状部材の両面または片面に引張りによって破断する破断部を有する剥離シートを貼付した」点であると認められる。


本件発明５は，本件発明４の破断部を，剥離シートの長手方向略中央に設けられた切欠溝によって形成したものにすぎず，本件発明６は，本件発明４又は５の剥離シートがシリコンペーパー又はシリコンを施したフィルムであるものにすぎず，いずれも，本件発明４の上記特徴的部分を除いて特段の技術的意義を有するものではない。したがって，本件発明５及び６には，本件発明４の上記特徴的部分を除いて特徴的な部分はない。
イ本件発明４～６は，本件発明１又は２を「テープ状部材の両面または片面に引張りによって破断する破断部を有する剥離シートを貼付した」構成とすることにより，テープ状部材に把持部や離型紙を設けなくてもテープ状部材の粘着材が指や他の物品に付着することがなく，また，当該二重瞼形成用テープを使用する際には，当該二重瞼形成用テープを左右両側に引っ張るだけでテープ状部材が延びた状態で露出することから，本件発明１～３に係る二重瞼形成用テープよりもさらに使いやすいという点に技術的意義があるものであるから，本件発明４～６の上記特徴的部分が完成したといえるためには，この技術的意義を確認したこと，すなわち，本件発明１又は２を「テープ状部材の両面または片面に引張りによって破断する破断部を有する剥離シートを貼付した」構成とした二重瞼形成用テープを引っ張った時には，その長さ方向への引っ張り力に対して，テープ状部材が二重瞼形成のために必要かつ十分な程度の長さに至るまで延びたままの状態（切れない程度の強度を有している状態）において，剥離シートが破断部において容易に破断しテープ状部材から剥離して，二重瞼形成用テープとして使用する際の使いやすさが向上することを確認したことを要するものと解するのが相当である。
３本件発明１～３に係る原告の共同発明者性について
(1)原告の供述の信用性について
原告は，本件発明１～３の特徴的部分の完成に原告が現実に関与したことを基礎付ける事実として，本件発明１の着想は，平成１２年頃，被告が両面テープ（３Ｍ社製＃１５２２）をはさみで細く短冊状に切り引っ張った際に両面テープの伸縮性を発見し，化粧品雑貨等への利用方法を原告と協議する中で得られたものであると主張し，原告の供述はこれに沿う。
すなわち，原告は，原告本人尋問において，要旨次のとおり供述している。「原告と被告は，平成１２年の春頃，プレオ社の玄関の応接室のところで，両面テープ（３Ｍ社製＃１５２２）をアイメイク関係で二重瞼に使えるのではないかという話をした。その時点では既に，原告，被告及びAの３人でプレオ社を辞めて新しい会社を作ることが決まっており，もし商品ができた場合は，新会社で商品にしようということを約束していたので，それ以上の話はしていないし，実際に両面テープを瞼に当てるなどの実験はしていない。
その後，原告と被告は，この両面テープをどういう商品にするかについて，喫茶店で何回か打合せをしたことがあり，被告の車の中で１回話をしたことがある。被告の車の中で話をした際には，両面テープをどういう商品にするかという話はしておらず，また，両面テープのサンプルも見ていない。被告の車の中で話したことは，新しい会社をどういう会社にするかということである。」しかし，原告の上記供述は，容易く信用することができない。その理由は次のとおりである。
ア本件発明１に係る商品の開発意図について
上記のとおり，原告は，原告本人尋問では，平成１２年春頃に原告と被告が本件発明１の着想を得た時点では既に，新たに開発する商品を新会社の商品とすることが決まっていた旨を述べている。しかし，原告は，甲１（審判において提出された原告の陳述書）では，両面テープを利用した二重瞼形成用テープはプレオ社の新商品として開発する予定であった旨を述べている。
すなわち，甲１には，要旨以下の記載がある。
「詳しい時期は忘れたが，平成１２年頃，被告が何かの拍子に両面テープ（３Ｍ社製＃１５２２）をはさみで細く短冊状に切って引っ張ったところ，両面テープが長く伸びた。長く伸びた両面テープを見て，被告から「何か新しい化粧品雑貨等に使えないか」という話が出たので，原告と被告とで話を続けているうちに，「二重瞼形成用素材として使えないか」ということになった。当時，プレオ社では，二重瞼を形成するための「液状のり」を取り扱っていたが，二重瞼を作るのに面倒で手間がかかり，売れ行きも良くなく，新商品を開発できないかと二人で話をしていたこともあり，その両面テープで瞼を貼り付け，二重瞼形成用素材にできないかという話になった。
その後も二人でいろいろ話をして，３Ｍ社製の両面テープ素材を前提とした二重瞼形成用テープをシリコンシートで挟み込み，伸ばしやすいようにシリコンゴムに切れ目を入れるなどの発明の基本的な骨格ができあがった。もっとも，その後プレオ社の業績が悪くなり，両面テープの開発が具体的に進展することはなかった。
平成１２年夏頃，プレオ社から原告に対し，会社の業績も悪いことから退職してもらえないかという話があった。これを聞いた被告とAが原告に同調し，３人でプレオ社を辞めて新たに事業を立ち上げようということになった。平成１２年９月の新会社設立当初は，お金を稼ぐことで手いっぱいであったため，「伸びる両面テープによる二重瞼形成用テープ」の開発にすぐに着手することはできなかったが，原告は，近い将来新会社で製造販売することを考えていた。「伸びる両面テープによる二重瞼形成用テープ」の開発について具体的な協議を始めたのは，平成１３年１月に至ってからである。」
甲１の上記記載によれば，原告が本件発明１の着想を得たとする時点（原告本人尋問によれば，平成１２年の春頃）では，原告と被告は，両面テープを利用した二重瞼形成用テープを，売上げ不調のプレオ社の従来商品に代わる新商品としようという話をしたということになる。
これに対して，原告本人尋問では，上記のとおり，平成１２年の春頃には既に新会社設立の話が決まっており，両面テープを利用した二重瞼形成用テープを新会社の商品とすることは既定の事実であったというのである。原告と被告が平成１２年の春頃に両面テープを利用して二重瞼形成用テープとすることを話したという事実は，本件発明１の着想を得たことを基礎付ける事実として原告が主張している事実であるから，着想を得た当の本人であるにもかかわらず，その着想に係る商品をプレオ社のために開発するか新会社のために開発するかという開発意図について，供述が変遷し，相互に矛盾するということは，極めて不自然である。


イ新会社の商品とすることが話し合われたか否かについて上記のとおり，原告は，原告本人尋問では，平成１２年春頃に原告と被告が本件発明１の着想を得た時点では，両面テープを利用した二重瞼形成用テープを新会社の商品とすることは既に決まっていた旨を述べている。しかし，原告は，甲３９（本訴において提出された原告の陳述書）では，平成１２年の春頃に原告と被告が上記の話をした正にその際に，両面テープを利用した二重瞼形成用テープを新会社の商品として開発することを決めた旨を述べている。
すなわち，甲３９には，要旨以下の記載がある。
「具体的な時期は覚えていないが，平成１１年の末頃，原告は，プレオ社の社長から退職勧奨を受け，被告とAに相談した結果，３人でプレオ社を辞めようという話になったが，すぐに辞める必要はない，退職金のこともあるから３人で組合を作って交渉しようという話になった。その後，具体的な時期は覚えていないが，平成１２年になってから，３人でプレオ社を退職して新会社を作ろうという話になった。最終的には，平成１２年夏頃，プレオ社からの退職が具体化した。具体的な時期は覚えていないが，平成１２年の春頃，被告が原告の机のところに（当時，原告の席と被告の席は，プレオ社の同じフロアにあった。），はさみで短冊状に切った両面テープ（３Ｍ社の＃１５２２）を持ってやってきた。被告は，短冊状に切った両面テープを原告に見せながら，「このテープは引っ張ると伸びるけど，何か新しい商品に使えないだろうか。」という話をしてきた。被告は，「アイメイク品として何かに使えないか」といった話もしていた。その際に，いろいろな話をしている中で，原告と被告のどちらからともなく「両面テープを瞼に貼り付ければ，二重瞼を作るものに使えるのでは？」「二重瞼テープにしよう」ということになった。退職問題が進展している最中のことだったので，「このアイデアはプレオ社には内緒にしておこう」「新会社の商品としよう。」ということになった。」
原告と被告が平成１２年の春頃に両面テープを利用して二重瞼形成用テープとすることを話したという事実は，本件発明１の着想を得たことを基礎付ける事実として原告が主張している事実であるから，着想を得た当の本人であるにもかかわらず，その着想を得たとする話の際に，その着想に係る商品を新会社の商品として開発することを決めたのか，それとも既に決めていたのかという点について供述が変遷し，一貫しないということは，不自然である。
ウ平成１２年春頃の話をしたとする場所について
上記のとおり，原告は，原告本人尋問では，平成１２年の春頃に原告と被告が両面テープを利用して二重瞼形成用テープとすることを話した場所は，プレオ社の玄関の方と述べているのに対し，甲３９では，原告の机のところ（当時，原告の席と被告の席は，プレオ社の同じフロアにあった。）と述べている。原告と被告が平成１２年の春頃に両面テープを利用して二重瞼形成用テープとすることを話したという事実は，本件発明１～３の着想を得たことを基礎付ける事実として原告が主張している事実であるから，着想を得た当の本人であるにもかかわらず，その着想を得たとする話をした場所について，供述が一貫しないというのは不自然である。
以上のとおり，原告が平成１２年の春頃本件発明１の着想を得たとする原告本人尋問における原告の供述は，重要な点において，それ以前に作成された原告の陳述書（甲１，３９）の記載内容から変遷しており，一貫しないものであるから，その供述を容易く信用することはできない。
したがって，原告の上記主張（本件発明１の着想は，平成１２年頃，被告が両面テープ（３Ｍ社製＃１５２２）をはさみで細かく短冊状に切り引っ張った際に両面テープの伸縮性を発見し，化粧品雑貨等への利用方法を原告と協議する中で得られたものであるとの主張）は理由がなく，他に，原告が本件発明１～３の特徴的部分の完成に現実に関与したことを認めるに足りる証拠はない。(2)原告の供述を前提としても原告が本件発明１～の特徴的部分の完成に現実
に関与したとはいえないこと
仮に，原告と被告が平成１２年の春頃両面テープを利用して二重瞼形成用テープとすることを話したという事実があったとしても，原告の供述によれば，その際には，二重瞼形成用テープにしようという話をしただけで，それ以上の話はしておらず，また，実際に両面テープを二重瞼に当てるなどの実験はしていないというのである。また，その後原告は被告と喫茶店で何回か打合せをした旨供べているものの，打合せの具体的な内容については何ら言及されていない上，被告の車の中で１回話をしたことがあるが，そこでも両面テープをどのような商品にするかについての話はしていないというのである。
そうすると，原告の供述を前提としても，本件発明１の着想に係る原告の関与としては，平成１２年の春頃，原告と被告との間において，伸縮性のあるテープが二重瞼形成用に使えるのではないかといった極めて漠然とした話がされたという程度のものすぎず，この程度の関与は，仮にあったとしても，単なる思いつきのレベルを超えるものではなく，これをもって，本件発明１の特徴的部分が完成したものと認めることはできない。
すなわち，前記２(2)のとおり，本件発明１～３の特徴的部分が完成したといえるためには，「延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する合成樹脂により形成した細いテープ状部材」によって構成した二重瞼形成用テープのテープ状部材の粘着剤を塗着した部分を瞼におけるひだを形成したい部分に押し当ててテープ状部材をそこに貼り付け，両端の把持部を離すことによって，弾性的に縮んだテープ状部材がこれを貼り付けた瞼にくい込む状態になって二重瞼のひだが形成され，二重瞼形成用テープとして使用できることを確認したことを要し，このような確認をすることなく，単に，「延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する合成樹脂により形成した細いテープ状部材」を二重瞼形成用テープとして使用することを着想しただけでは足りないというべきである。これを原告の供述に係る原告の関与についてみると，原告は両面テープを二重瞼に当てるなどの実験もしていないというのであるから，原告が，実際に，両面テープによって二重瞼のひだが形成され，二重瞼形成用テープとして使用できることを確認していないことは明らかである。したがって，原告の供述を前提としても，原告が本件発明１～３の特徴的部分の完成に現実に関与したとはいえない。
(3)本件発明１～３の特徴的部分の完成に至る経緯かえって，証拠（甲７，乙６，７，A証人，被告本人）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
ア新商品開発の契機


原告に対する退職勧奨が撤回された後も，プレオ社の経営状態は改善せず，給料の遅配が続く状況の中，被告は，プレオ社の先行きに強い危機感を抱くようになり，プレオ社を辞めて新会社を作る以外に方法はないと考えるようになった。被告は，人件費の高い被告（４０歳台半ば），原告（５０歳台後半）及びA（４０歳代前半）の３名がプレオ社を辞めれば，経営は継続できるので，遅れている給料を支払ってもらえるようになるかもしれないと考え，プレオ社を辞めて新会社を設立することを決意し，新会社で最初に売り出すべき商品の開発に着手することにした。被告は，新会社で開発する商品は，大量に売れるものよりも，安定して長期にわたって売れるリスクが少ないものであり，かつ，自分のこれまでの経験の中で理解できるものであることが必要である考え，新商品のターゲットを化粧品・化粧品雑貨関係と決め，市場調査のため，スーパーマーケットのダイエーに出向いた。被告は，化粧品・化粧品雑貨コーナーのアイメークツールを置いた棚に，以前自分が開発し特許を取得した商品とともに，他社の競合商品が並んでいるのを見つけ，その棚の売れ行き，商品の販売回転率，利益性等を調べるためにダイエーからデータを取り寄せて分析した結果，アイメークツールは，概して売上げ及び回転率が良く，中でも，二重瞼用の商品が突出して回転率と安定性が高いことが判明した。被告は，二重瞼用の商品は，商品の完成度が低いことから大手のメーカーが参入しない商品であり，小さなメーカーが安定して長期にわたって市場を守っていくための隙間商品として最適であると判断した。
イ新商品開発のための実験
平成１２年８月当時，被告は，プレオ社が所在していたマンションの４階を自宅としており，プレオ社は，その１階を事務所スペース，２階を被告の研究部屋として使用していた。被告は，新商品の開発をプレオ社で平日の昼間に行うことはできないため，夜中や休日にマンションの４階の自宅と２階の研究部屋とを往復しながら進めることとし，まず，既存の二重瞼用商品の検討から始めた。当時，既存の二重瞼用商品には，「のりタイプ」と呼ばれる，接着法に基づく商品群と，「アイテープタイプ」と呼ばれる，折込法に基づく商品群の２種類があった。
「のりタイプ」については，被告は，過去に，その原料の特許を取得したメーカーで研究に携わっていたことがあり，接着に伴う皮膚のつれが生じてしまうため，本物の二重あるいはきれいな二重ができないことを知っていたことから，「のりタイプ」の改良をめざすことは考えなかった。
「アイテープタイプ」は，瞼にテープを貼り付けることによって瞼の皮膚を硬化させ，テープの上側ラインに沿って二重ラインを折り畳み，ひだを形成する方式のものであるが，このタイプは，貼ったテープが目立ち，また，二重のラインの下の皮膚をテープ幅で固定してしまうことから，自然な二重ができにくいという難点があった。
そこで，被告は，手元にあった，かつら用テープ（３Ｍ社製＃１５２２），医療用のサージカルテープ，その他の皮膚用テープを用いて，テープの伸縮性の有無や厚さ，堅さの違いが二重瞼形成にどのような差や効果をもたらすかについて，自らを被験者として実験して確かめることにした。被告は，以前，かつらの開発に携わっていたことがあり，手元にかつら用のテープ（３Ｍ社製＃１５２２）があり，また，被告は，胸に直接貼り付ける化繊のブラジャーを開発したことがあり，その際に用いた各種皮膚用テープも手元にあった。
被告は，手元にあった上記各種テープを用いて自らを被験者として実験した結果，既存のアイテープは，テープの伸縮性を利用するものではなく，その貼り付け面の瞼の皮膚を硬くしてシャッター状に折り込むことによって二重瞼を形成するものであるのに対し，伸縮性のあるテープを引き伸ばした状態で瞼に貼り付けたところ，テープの厚さの違いや堅さの違いはあっても，伸縮性のあるテープであれば，テープそれ自身が縮もうとする力によって瞼に食い込み，皮膚に溝ができることによって二重瞼が形成されることに気が付き，中でも，かつら用テープ（３Ｍ社製＃１５２２）は，適度の伸縮力があり，最も自然できれいな二重瞼が形成できることが判明した。
被告は，以前かつらの開発に携わった経験から，かつら用テープ（３Ｍ社製♯１５２２）は，皮膚への接着性に優れ，瞼のように柔らかい皮膚に最もなじみが良いこと（柔軟性や皮膚粘着性に優れること）を認識しており，また，かつら用テープは，一方向に顕著な伸縮性を有することを認識していたことから，これを二重瞼形成用として使用するには，延伸方向の実験をすることが不可欠であると考え，３Ｍ社製＃１５２２を用いて実験を行った結果，長手方向には伸縮性がほとんどなく，短い方の方向には十分な伸縮性があること，斜め方向に切った場合は，伸びはするが，縮む力がかなり弱いことが判明した。
被告は，このかつら用テープを短い方向（長さ１インチ（２５．４ミリメートル））に細かく切った裁断片を作り，その両端を左右の人差し指と親指で持って引き伸ばし，そのままピンと張った状態で瞼に貼り付けるとテープ自体の収縮力によって二重瞼が形成され，その際，テープを引き伸ばす長さとしては，目の幅より少し長い程度（７～８センチメートル程度）に引き伸ばすのが最も効果的であり，操作性もよいことを確認した。
ウ平成１２年８月末の車内協議
被告は，以上の実験の経緯について，それまで，原告及びAを含め，誰にも話をしていなかったが，平成１２年８月末頃，昼休みの休憩時間に原告とAを自分の車に乗せ，プレオ社の近くの路地で車を止め，その車内で初めて，原告とAに対し，上記の着想について，実際にかつら用テープを裁断したサンプルを示しながら話をした。すなわち，被告は，原告らの目の前で，サンプルテープから離型紙をはがし，テープの両端部分を左右の親指と人差し指でつまんでそれを引き伸ばし，その引き伸ばしている方向に力を入れたり緩めたりしながらテープを伸び縮みさせた後，テープを実際に自分の瞼に当てて二重瞼を作って見せた。そして，被告は，原告らに対し，このままプレオ社に残っても赤字倒産になるであろう，社員の中で給料の高い自分たち３人がプレオ社を辞めればプレオ社も倒産を免れるであるであろうという考えを述べ，自分たち３人で，今見せた二重瞼形成用テープを商品として新会社を立ち上げないかと提案した。原告らは，テープが伸び縮みすることに驚くとともに，プレオ社を退社し新会社を設立するという被告の提案に，その場で同意した。
エ３Ｍ社に対する各種テープのサンプル送付依頼


被告は，新会社での製品開発上，＃１５２２以外の新しいテープの品番を確認しておく必要があり，また，３Ｍ社はプレオ社の直接の取引先ではなかった（プレオ社は，兄弟会社であるプリマ粧業を介して３Ｍ社と取引していた。）ため，被告の存在は３Ｍ社に認識されていなかったことから，被告の存在を３Ｍ社に認識してもらい，取引上のコネクションをつけておく必要があったため，３Ｍ社に対し，テープのサンプル送付を依頼した。平成１２年９月２２日，３Ｍ社から被告宛てに，各種テープ（製品番号１５２５Ｌ等９品）のサンプルが送付された。被告は，送付を受けたサンプルを使用して，新商品の素材としての適性を確認したが，＃１５２２を超えるものはなかった。
(4)被告及びA証人の供述の信用性について
上記認定は，もっぱら被告及びA証人の供述に依拠するものであるところ，原告は，被告及びA証人の供述は信用性が乏しい旨主張する。しかし，以下のとおり，原告の主張は採用することができない。
ア各種テープを用いた実験及びサンプル送付（甲１３）に関する被告の供述に
ついて
原告は，要旨，被告は，平成１２年８月頃，かつら用テープ（３Ｍ社製＃１５２２）等各種テープを用いた研究を被告単独で行い，同年末頃本件発明１が完成した旨を述べているが，これを裏付ける客観証拠は存在しない上，同年９月２２日に３Ｍ社から被告宛てに，＃１５２２以外のテープのサンプルが送付されていること（甲１３）からすると，同年８月の時点において，被告が各種テープを用いた実験を行い，＃１５２２を選択し，本件発明１に至ったとは考えられない旨を主張する。この点について，被告は，被告が平成１２年８月頃行った実験に用いたテープは，３Ｍ社から送付を受けたものではく，手元にあったものであり，被告が３Ｍ社に対して各種テープのサンプルの送付を依頼した理由は，新会社における製品開発のために，かつら用テープ（＃１５２２）以外のテープの品番を確認しておく必要があり，また，３Ｍ社は，プレオ社の直接の取引先ではなかった（プレオ社は，兄弟会社であるプリマ粧業を介して３Ｍ社と取引をしていた。）ため，被告の存在は３Ｍ社に認識されていなかったことから，被告の存在を３Ｍ社に認識してもらい，取引上のコネクションを付けておく必要があった旨を述べている。原告は，被告の上記供述について，被告が各種テープを用いた実験を平成１２年８月中に行っていたのであれば，その時点で他のテープのサンプルを取り寄せるのが自然であると主張する。しかし，被告は，従前かつらの研究に従事していたのであるから，かつら用のテープ（＃１５２２）が手元にあったとしても何ら不思議ではないし，医療用サージカルテープや絆創膏などは市販されているものであるから（当裁判所に顕著な事実），これらが被告の手元にあったとしても何ら不思議ではない。そうすると，実験の対象となるテープが手元にあるのにあえて各種テープのサンプルを取り寄せた上で実験を行うのが自然であるということはできない。かえって，被告の供述によれば，平成１２年８月は，被告が，既存の二重瞼用商品である「のりタイプ」や「アイテープタイプ」の問題点を解決する手段について試行錯誤を始めたばかりの時期であったというのであるから，取り敢えず手元にあるテープを用いて実験を行ったというのはむしろ自然であるともいえる。そして，他に，被告の上記供述の信用性を否定すべき事情は見当たらない。
イ平成１２年８月末の車内協議について
原告は，要旨，A証人は，平成１２年８月末の車内協議の際に初めて，原告は被告から新商品のアイデアを聞いた旨を述べているが，被告の利害関係人であるA証人の供述の信用性は乏しく，また，A証人は，新会社立ち上げの話もこの車内協議の際に初めて出た旨を述べているが，新会社設立の時期（同年９月１２日）から見て，同年８月末の段階で初めて新会社設立の話が持ち上がったとは考えがたいから，この点からも，A証人の供述の信用性は乏しいのに対し，B証人の証言の信用性は極めて高いとして，原告が被告から平成１２年８月末の車内協議の際に初めて新商品のアイデアを聞いたということなどあり得ない旨を主張する。しかし，プレオ社は，平成１１年末には，原告に対して退職勧奨をしてリストラを実施せざるを得ない程に経営状態が悪化しており，その後さらに業績は悪化し，給料の遅配が続くような状況になっていたのであるから，平成１２年８月末時点において，原告やAがプレオ社の先行きに対して相当な危機感を抱いていたであろうことは想像に難くなく，そうであるにもかかわらず，この時点において，同人らがプレオ社を辞めて，新たに生活の糧を得る手段を見いだしていたと認められる事情は見当たらない。
このような状況を前提とすれば，平成１２年８月末時点において，被告から新会社設立の話とともに，新会社で売り出す新商品の話が出れば，原告らにおいて，プレオ社の退社，新会社の設立を急いだ方がよいと考えたとしても不思議ではないから，同年８月末の段階で初めて被告から新会社設立の話が持ち上がり，同年９月１２日に新会社設立に至ったとしても何ら不自然ではない。また，B証人は，要旨，平成１２年の夏頃，詳しい時期は覚えていないが，被告の車内で，原告，被告及びAと４人で話をしたことが１回ある，そこでは，プレオ社の業績が良くなかったので，どうやって会社を辞めるかとか，辞める時期について話をしており，新商品を作って新しい会社で売りたいという話もあったが，具体的にこれでというのはなく，サンプルは見ていない旨を供述しているところ，原告が主張するように，B証人の証言の信用性を否定すべき事情は見当たらない。しかし，B証人は，他方において，被告の車内での話の際に，自分も一緒に会社を辞めたかったが，家のローンもあり，子供も小さいという事情があったことから，被告らから会社に残ることを勧められた旨を述べている。そうであれば，プレオ社を辞めて新会社を設立しようとしている被告らにとって，プレオ社に残るBは，少なくとも新会社で販売しようとしている商品に関しては利害が対立し，その詳細を知られては不都合な人物ということになるから，そもそも，Bが同席している場において，被告が新商品のアイデアについて話をするということは考え難い。また，A証人は，被告の車内で話をしたことは１回だけではなく，平成１２年８月末に原告，被告及びAの３人で話をしたのとは別の機会に，Bを含めた４人で話をしたこともある旨を述べている。A証人については，なるほど，本件特許に係る製品を販売している株式会社アーツブレインズの役員の地位にあり，本件特許の有効性に関して被告と利害が共通しているといえるが，上記証言の信用性を否定すべき具体的事情は見当たらない。
そうすると，B証人の証言に係る車内での４人の協議は，被告及びA証人の供述に係る平成１２年８月末の３人の協議とは別の機会になされたものと認めるのが相当である。


そして，他に，平成１２年８月末の車内協議に係る被告及びA証人の供述の信用性を否定すべき事情は見当たらない。
(5)小括
前記(3)の認定事実によれば，本件発明１～３の特徴的部分は，被告が，平成１２年８月頃，手元にあった各種テープを用いて自らを被験者として実験を行い，伸縮性のあるテープを引き伸ばした状態で瞼に貼り付けたところ，テープそれ自身が縮もうとする力によって瞼に食い込み，皮膚に溝ができることによって二重瞼が形成されることに気が付き，中でも，かつら用テープ（３Ｍ社製＃１５２２）は適度の伸縮力があり，最も自然できれいな二重瞼を形成できることを確認した際に完成したものと認められ，この特徴的部分の完成に原告が現実に関与したことを認めるに足りる証拠はない。
よって，本件発明１～３について，原告をその共同発明者と認めることはできない。
４本件発明４～６に係る原告の共同発明者性について(1)原告の主張を前提としても原告が本件発明４～６の特徴的部分の完成に現
実に関与したとはいえないこと
原告は，平成１３年１月から２月にかけて原告が製品の企画・研究開発を自ら主体的に行っていたのであるから，本件発明４～６の「破断部を有する剥離シート」「シリコン素材」の創作に原告が関与していたことは明らかであると主張する。しかし，原告が自ら主体的に行っていたと主張する「企画・研究開発」の具体的内容は，金型製造の発注において，片面シボ付き，四隅ガイド付き，上下マーキング等の指示をしたこと，シリコンの形状，厚み，硬度，スリットの形成方法等を具現化したこと，「ガイド穴つぶす」等の指示をしていたこと，といったものであるところ，このような事柄は，発明完成後の，発明に係る製品の具体的仕様の決定行為にすぎず，これをもって，本件発明４～６の特徴的部分に創作的に関与したものと評価することはできない。
すなわち，前記２(3)のとおり，本件発明４～６の特徴的部分が完成したといえるためには，本件発明１又は２を「テープ状部材の両面または片面に引張りによって破断する破断部を有する剥離シートを貼付した」構成とした二重瞼形成用テープを引っ張った時には，その長さ方向への引っ張り力に対して，テープ状部材が二重瞼形成のために必要かつ十分な程度の長さに至るまで延びたままの状態（切れない程度の強度を有している状態）において，剥離シートが破断部において容易に破断しテープ状部材から剥離して，二重瞼形成用テープとして使用する際の使いやすさが向上することを確認したことを要するところ，原告が主張するところの，片面シボ付き，四隅ガイド付き，上下マーキング等の指示をしたこと，シリコンの形状，厚み，硬度，スリットの形成方法等を具現化したこと，「ガイド穴つぶす」等の指示をしたことといった事柄は，本件発明４～６の特徴的部分の完成を基礎付けるものでないことは明らかである。
また，原告は，本件発明１の着想を得たとする平成１２年の春頃から同年末までの間に，両面テープについて何か実験をしたり，テープをシリコンで挟んでサンプルテープを作るなどして実験したことは一切ない旨を供述しており，そうだとすれば，原告が実際に，剥離シートが破断部において容易に破断しテープ状部材から剥離して，二重瞼形成用テープとして使用する際の使いやすさが向上することすることを確認したことがないことは，明らかである。
そして，他に，原告が本件発明４～６の特徴的部分の完成に現実に関与したことを認めるに足りる証拠はない。
(2)本件発明４～６の特徴的部分の完成に至る経緯かえって，証拠（甲７，乙６，被告本人）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
ア剥離シートの着想，剥離シートへのシリコンの採用被告は，新会社設立後，日中は資金稼ぎのための副業をしており，夜間や休日に自宅や新会社の事務所で新商品の具体的な形態について研究を続けた。被告は，新商品が売れるための要素として，商品のインパクト，使い勝手の簡便性，購入者自らが商品の良さを他者に伝える，いわゆる自己伝達力が必要であり，とりわけ，二重瞼関連の商品は，一重瞼であることに悩んでいる女性が多かったために自己伝達力が小さかったことから，新商品には，購入者が他者に話したくなるような面白い仕掛けが必要であると考えた。
そこで，被告は，二重瞼形成のために弾性的な伸縮性を有する粘着テープを伸ばして使うという，既存商品にはない新商品の特徴を利用しつつ，使いやすさを実現する手段として，テープの両端に粘着性のない把持部を設け，把持部を設けた粘着テープを剥離紙で挟み込むことを考えた。被告は，このようにすれば，把持部をつまんで粘着テープを引き伸ばしたときに，剥離紙は伸びないため，切れてぱらりと落ちると考えたからである。しかし，実際に試してみると，剥離紙が落ちるときと落ちないときがあった。
そこで，被告は，考え方を変え，剥離紙は，ぱらりと落ちなくてもよいから，剥離紙が切れることによって，粘着テープが露出して瞼に当たればよいとことに思い付き，この仕掛けは，シリコンの切れやすさ（破断性）を利用すれば可能であると考えた。被告は，以前かつらの開発をしていたときにシリコンを扱っていたことから，シリコンが切れやすい（破断しやすい）ことを知っており，これを剥離シートとして用いる際に，その中央に，破断部分に当たる線の切り込み（傷）を付けておけば，引っ張ったときに簡単に切れるのではないかと考えた。被告は，このようにすれば，従来のアイテープ製品に多い，シリコンの紙で押さえてそれを剥がして使うだけの製品とは全く異なり，把持部をつまんで粘着テープを引き伸ばすと，剥離シートがぱらっと取れて粘着部が飛び出てくるという簡便さと面白さを印象付けることができ，そうすれば，商品自体に自己伝達力を持たせることができ，ヒット商品にすることができると考えた。
イシリコンの仕様決定
被告は，平成１２年の秋から冬にかけての頃，厚さの異なるシリコンシートや２液式のシリコンを購入し，粘着テープと貼り合わせて二重瞼形成用テープのサンプルを作り，破断性を確認するための実験を行い，剥離シートに用いるシリコンの仕様について検討を進めた（以下，シリコンを剥離シートとして用いたものを「シリコンシート」ともいう。）。
(ア)シリコンの硬度


剥離シートは，二重瞼形成用テープを使用しない時（引っ張っていない時）には，粘着テープに密着していることが必要であるが，二重瞼形成用テープを使用する時（引っ張った時）には，粘着テープから簡単に剥離することが必要である。被告は，二重瞼形成用テープを使用する時に剥離シートが粘着テープから簡単に剥離するためには，引っ張った距離が短いところで剥離シートが切れることが理想であり，そのためには，剥離シートに用いるシリコンの硬度は高い方がよいと考えた。すなわち，被告は，両面テープを細く切ったものをシリコンの剥離シートで挟んだサンプルを作り，その両端をつまんで伸ばしてみたところ，剥離シートは，シリコンが柔らかいと，シリコンに少し傷が付くと相当な長さにまで伸びるため，シリコンが切れる瞬間に粘着テープに大きな力がかかってしまい，粘着テープが切れるおそれがあることから，被告は，引っ張った距離が短いところでシリコンが切れることが理想であり，そのためには，シリコンは硬度が高い方がよいと考えた。そこで，被告は，一般に入手可能なシリコンのうち，なるべく硬度の高いものを購入して実験した結果，入手したものには硬度９０度のものはなかったが，硬度９０度に近いものであれば，ほとんどの場合，二重瞼形成用テープを使用しない時（引っ張っていない時）にはシリコンの剥離シートは粘着テープと密着し，使用する時（引っ張った時）には，シリコンの剥離シートが切り込みで破断して粘着テープから剥離し，粘着テープが切れることなく，粘着テープを伸ばすことができた。
(イ)粘着テープとの密着面（鏡面かシボ面か）
被告は，二重瞼形成用テープを使用する時に剥離シートが粘着テープから簡単に剥離するようにするために，シリコンシートの鏡面側を粘着テープとの密着面として使うことにした。すなわち，被告は，シリコンシートのシボ面側を粘着テープとの密着面として使うと，密着させる際のプレスの力が強かった場合や，密着後時間が経過した場合には，シリコンシートが粘着テープから剥がれにくくなる可能性があると考え，実際に少し熱をかけてプレスしたサンプルを作って実験したところ，シリコンと粘着テープとの密着力が強くなり，引っ張ったときに，両者がくっついたまま伸び，粘着テープが伸びる部分が限定される結果，粘着テープが切れやすくなることが分かった。これとは逆に，シリコンシートの鏡面側を粘着テープとの密着面とした場合は，サンプルを引っ張ったときに粘着テープが切れてしまうことはなかった。そこで，被告は，二重瞼形成用テープを引っ張った時に，シリコンシート全体が粘着テープから剥がれるように，シボ面側ではなく鏡面側を密着面として使うことに決めた。
(ウ)シリコンシートの切欠溝
被告は，シリコンの剥離シートの破断部の切り込み（半スリット）を入れる部分について，切り込みをシリコンシートの外側に入れると，シリコンシートが何かに引っかかったり，少し曲がったりしたときに，切り込みのＶ字が広げられるため，破断しやすくなる（壊れやすくなる）ことから，シリコンシートの内側（粘着テープとの密着面側）に切り込みを入れることを決めた。被告は，このようにすることにより，ユーザーが一見しただけでは何の筋も見えないのに，シリコンシートを引っ張ると，いきなり粘着テープが飛び出してくるという演出を実現することができると考えた。
ウ製品化
被告は，平成１２年から１３年にかけての年末年始の頃，量産化を進めるために，原告に対し，以上の着想について話をした上，二重瞼形成用テープの製品化のため，業者の選定を依頼した。
原告は，当初は，シリコンは接着できないので両面テープが剥がれてしまう可能性が高い旨を述べるなどして，シリコンの使用に反対したが，被告が，両面テープとシリコンシートは「接着させる」ではなく「密着させる」ものである旨説明するなどしてやりとりをした結果，最終的には，原告は被告が明かした着想を受け入れ，平成１３年に入り，製品化に向けた行動を始めた。
(3)被告の供述の信用性について
上記認定は，もっぱら被告の供述に依拠するものであるところ，原告は，平成１２年末までに被告がシリコンを用いて実験を行ったとする被告の供述は信用性が低い旨主張する。
原告は，その理由として，実験用のシリコンシートを製造するに当たって，厚さ０．３㎜程度のごく薄い厚さのシートを，ゴム加工業者でもない被告が，何ら必要な金型等もない状況で作成することなど考えられないこと，そのような薄いシートに切欠き（スリット）を手動で入れることなど不可能であることを挙げるが，乙６（被告の陳述書）によれば，被告は，０．３mmの厚さのシートを購入したというのであり，自ら作成したとは述べていない。また，このような薄いシートに切欠きを手動で入れることは不可能であるとの主張は，何ら根拠がない。そして，他に，被告が平成１２年８月以降同年末までの間にシリコンシートや二液式のシリコンを購入して実験をしたとの被告の供述の信用性を否定すべき事情は見当たらない。
(4)小括
前記(2)の認定事実によれば，本件発明４～６の特徴的部分は，被告が，剥離紙を用いた実験の結果を踏まえ，シリコンを剥離シートとして用いることとし，平成１２年の秋から冬にかけて，厚さの異なるシリコンシートや２液式のシリコンを購入してシートを作り，その中央部に破断部分を設けたものを粘着テープと貼り合わせてサンプルを作り，破断性を確認するための実験を行った結果，シリコンの硬度が９０度に近いものであれば，ほとんどの場合，二重瞼形成用テープを使用する時に，シリコンの剥離シートが切り込みで破断して粘着テープから剥離し，粘着テープが切れることなく，粘着テープを伸ばすことができることを確認し，シリコンシートの鏡面側を粘着テープとの密着面として使うことを決め，もって，二重瞼形成用テープとして使用する際の使いやすさが向上することを確認した際に完成したものと認められ，この特徴的部分の完成に原告が現実に関与したことを認めるに足りる証拠はない。
よって，本件発明４～６について，原告をその共同発明者と認めることはできない。
５まとめ
以上によれば，審決が，原告を本件発明１～６の共同発明者として認定しなかった点に誤りはなく，審決に取り消されるべき違法はない。
第６結論
よって，原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
芝      田      俊      文
裁判官
西              理      香
裁判官
知      野              明


平成２７年４月１３日判決言渡
平成２６年（行ケ）第１０１３９号審決取消請求事件（甲事件）平成２６年（行ケ）第１００８５号審決取消請求事件（乙事件）
口頭弁論終結日平成２７年２月２３日
判                決
甲事件原告          スキャンティボディーズ・ラボラトリー，
インコーポレイテッド
乙事件   原告             ＤＳファーマバイオメディカル株式会社上記両名訴訟代理人弁護士   若    林    元    伸同                          古    庄    俊    哉同                          平    井    義    則上記両名訴訟代理人弁理士   高    島              一同               鎌    田      光    宜上記両名訴訟復代理人弁理士嶽    小原                幸甲事件被告・乙事件被告     エフ．ホフマン－ラロシュ    アーゲー訴訟代理人弁理士            津    国              肇同                鈴    木    音    哉同                 三    宅    俊    男
主                文
１原告らの請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は，甲事件については甲事件原告の負担とし，乙事件については乙事件原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１請求（甲事件・乙事件共通）
特許庁が無効２０１２－８００００４号事件について平成２６年２月２５日にした審決中，「特許第４１３２６７７号の請求項１ないし２６に係る発明についての特許を無効とする。」及び「審判費用は，被請求人の負担とする。」との部分を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
(1)甲事件原告は，発明の名称を「完全型副甲状腺ホルモンの測定方法ならびに副甲状腺疾患および慢性腎不全患者の骨状態の識別方法」とする特許第４１３２６７７号（平成１２年１月１３日国際出願（特願２０００－５９３９５８号）。優先権主張日平成１１年１月１４日及び同年６月２６日，いずれも米国。平成２０年６月６日設定登録。設定登録時の請求項の数は２７である。以下「本件特許」という。）の特許権者である。乙事件原告は，日本国内における本件特許の専用実施権者である。(2)被告は，平成２４年１月２６日，本件特許の請求項１ないし２７に係る発明について特許無効審判を請求した。
乙事件原告は，同年９月１２日，甲事件原告を補助するため上記審判に参加を申請し，同年１１月１９日，参加を許可するとの決定がされた。特許庁は，平成２５年１月１７日，本件特許の請求項１ないし２７に係る発明についての特許を無効とするとの審決をした。
甲事件原告は，同年５月２２日，知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求めて訴えを提起し（平成２５年（行ケ）第１０１４７号），同年７月１６日，訂正審判を請求した（訂正２０１３－３９０１００号）。そこで，知的財産高等裁判所は，同年８月６日，平成２３年法律第６３号による改正前の特許法１８１条２項の規定に基づき，上記審決を取り消す旨の決定をした。
(3)その後，特許庁において，前記無効審判の審理が再開された。甲事件原告は，平成２５年９月１３日，訂正請求をした（甲５７。以下「本件訂正」という。）。
特許庁は，平成２６年２月２５日，「訂正を認める。特許第４１３２６７７号の請求項１ないし２６に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は，被請求人の負担とする。」との審決をし，同年３月６日，その謄本を原告らに送達した。
乙事件原告は同年４月４日に，甲事件原告は同年６月４日に，それぞれ上記審決のうち，前記第１記載部分の取消しを求めて本件各訴えを提起した。
２特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項１ないし２６は，本件訂正により訂正されたとおりのものであり，その請求項１の記載は次のとおりである（以下，本件訂正後の請求項１ないし２６記載の発明を請求項の番号を付して「訂正発明１」のようにいい，訂正発明１ないし２６をまとめて「訂正発明」という。また，本件訂正後の明細書（甲５６の審判請求書添付の明細書）と図面（甲４７の特許公報記載の図面）をまとめて「本件訂正明細書」という。）。「【請求項１】ヒト完全型副甲状腺ホルモンをアッセイするためのキットで
あって，
ａ）Ｓｅｒ－Ｖａｌ－Ｓｅｒ－Ｇｌｕ－Ｉｌｅ－Ｇｌｎ－Ｌｅｕ－Ｍｅｔ（配列番号４）からなるヒト完全型副甲状腺ホルモンの初期ペプチド配列に特異的な第１の抗体又は抗体断片であって，該初期ペプチド配列中のＳｅｒ－Ｖａｌ－Ｓｅｒ－Ｇｌｕ－Ｉｌｅ－Ｇｌｎ（（１～６）ＰＴＨ）と反応し，かつ（１～６）ＰＴＨのうちの少なくとも４つのアミノ酸を反応部位の一部とする，標識された第１の抗体又は抗体断片と，
ｂ）前記ヒト完全型副甲状腺ホルモンのアミノ酸配列３４から８４（配列番号
３）を認識する第２の抗体又は抗体断片と
を含み，阻害性の非（１～８４）副甲状腺ホルモン断片を検出することなく，生物学的サンプル中のヒト完全型副甲状腺ホルモン量を測定するキット。」
３審決の理由
(1)審決の理由は別紙審決書写し記載のとおりであり，その要点は，原告ら主張の取消事由との関係では，訂正発明１は，第１優先日（平成１１年１月１４日）前に頒布された刊行物である“Ｌｅｐａｇｅｅｔ    ａｌ．，１９９８，Ｃｌｉｎ．Ｃｈｅｍ．，    ４４（４）：８０５～８０９”(甲８（訳文は甲３８）。以下「甲８文献」という。)に記載された発明（以下「甲８発明」という。）及び周知の事項に基づいて，当業者が容易に発明することができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない，というものである。
(2)審決が認定した甲８発明の内容，訂正発明１と甲８発明との一致点及び相違点は，次のとおりである。
ア甲８発明の内容


「インタクトなヒト副甲状腺ホルモン（Ｉ－ＰＴＨ）をアッセイするニコルス（ＮＬ），インクスター（ＩＴ）およびダイアグノスティックシステムラボラトリーズ（ＤＳＬ）のアッセイキットであって，ａ）125Ｉのシグナルで標識された抗アミノ末端シグナル抗体とｂ）抗カルボキシ末端捕捉抗体
を含み，
尿毒症患者試料中のインタクトなヒト副甲状腺ホルモン（Ｉ－ＰＴＨ）濃度を測定するキット。」
イ一致点
「ヒト副甲状腺ホルモンをアッセイするためのキットであって，ａ）所定のＮ末端側配列に結合する標識された第１の抗体又は抗体断片と，ｂ）所定のカルボキシ末端側を認識する第２の抗体又は抗体断片とを含み，
生物学的サンプル中のヒト副甲状腺ホルモン量を測定するキット。」
ウ相違点１
「所定のＮ末端側配列に結合する第１の抗体等及びヒト副甲状腺ホルモンのアッセイするためのキットが，訂正発明１では「ａ）Ｓｅｒ－Ｖａｌ－Ｓｅｒ－Ｇｌｕ－Ｉｌｅ－Ｇｌｎ－Ｌｅｕ－Ｍｅｔ（配列番号４）からなるヒト完全型副甲状腺ホルモンの初期ペプチド配列に特異的な第１の抗体又は抗体断片であって，該初期ペプチド配列中のＳｅｒ－Ｖａｌ－Ｓｅｒ－Ｇｌｕ－Ｉｌｅ－Ｇｌｎ（（１～６）ＰＴＨ）と反応し，かつ（１～６）ＰＴＨのうちの少なくとも４つのアミノ酸を反応部位の一部とする，標識された第１の抗体又は抗体断片」であり，当該第１の抗体等が「阻害性の非（１～８４）副甲状腺ホルモン断片を検出すること」がない，「ヒト完全型副甲状腺ホルモンのアッセイするためのキット」であるのに対して，甲８発明は，「125Ｉのシグナルで標識された抗アミノ末端シグナル抗体」であり，阻害性の非（１～８４）副甲状腺ホルモン断片を検出してしまい，厳密にはヒト完全型副甲状腺ホルモンをアッセイするためのキットとはいえない点。」
エ相違点２
「所定のカルボキシ末端側配列に結合する第２の抗体等が，訂正発明１では「前記ヒト完全型副甲状腺ホルモンのアミノ酸配列３４から８４（配列番号３）を認識する第２の抗体又は抗体断片」であるのに対して，甲８発明は，「抗カルボキシ末端捕捉抗体」ではあるが，アミノ酸配列３４から８４（配列番号３）を認識するか不明な点。」
第３原告ら主張の取消事由
審決は，相違点１の容易想到性の判断を誤り（取消事由１），訂正発明１の効果の参酌の判断を誤り（取消事由２），訂正発明２ないし２６の容易想到性の判断を誤り（取消事由３），訂正発明の進歩性を否定したものである。以上の誤りは，いずれも審決の結論に影響を及ぼすものであるから，審決は違法であり，取り消されるべきである。
１取消事由１（相違点１の容易想到性の判断の誤り）審決は，訂正発明１の発明特定事項の１つである「阻害性の非（１～８４）副甲状腺ホルモン断片」の意味の解釈を誤った（取消事由１－１）ため，甲８文献が示唆する解決すべき技術的課題の認定を誤り（取消事由１－２），相違点１の認定を誤り（取消事由１－３），その結果，相違点１の容易想到性の判断を誤った（取消事由１－４）。
(1)取消事由１－１（「阻害性の非（１～８４）副甲状腺ホルモン断片」の意味の解釈の誤り）
審決は，訂正発明１の発明特定事項である「阻害性の非（１～８４）副甲状腺ホルモン断片」の意味について，拮抗物質（受容体に結合するが，ＰＴＨの生理活性であるアデニル酸サイクラーゼ活性化を示さないニュートラルアンタゴニスト）も阻害物質に含まれると解釈している。しかし，以下のとおり，「阻害性の非（１～８４）副甲状腺ホルモン断片」とは，副甲状腺ホルモン（以下「ＰＴＨ」ともいう。）受容体のアンタゴニスト，すなわち，ＰＴＨと拮抗する物質ではなく，ＰＴＨとは逆の生理活性を有する物質，すなわち，いわゆるインバースアゴニストを意味するものであり，審決の上記解釈は誤りである。
ア本件訂正明細書の【００１２】では，「本発明は，（配列番号２［ＰＴＨ３～８４］）から（配列番号３［ＰＴＨ３４～８４］）までの間のアミノ酸配列を有するペプチドであるところの或る大きな非ｗ－ＰＴＨペプチド断片は，ｉｎｖｉｖｏで，ｗ－ＰＴＨの拮抗物質または阻害物質（ＰＩＮ）の役割をするという発見を含む（図１２参照）。」として，「拮抗物質」と「阻害物質」を区別して用いている（判決注・下線は原告らが付した。この項において以下同じ。なお，図１２については，後記第５の１(1)コ参照。）。
イここで，「阻害物質」とは何を意味するのかが問題となるが，以下のとおり，当業者であれば，単に受容体を占有することでＰＴＨの作用を遮断する物質ではなく，ＰＴＨとは逆の生理活性を有する物質，いわゆるインバースアゴニストであると当然に理解する。
すなわち，「生化学辞典（第３版）」（甲４２。以下「甲４２文献」という。）によれば，「アゴニスト（作動薬，作用薬）」とは，受容体の結合により受容体の構造変化をもたらし，続いて種々の生理作用を示す物質をいい，アゴニストの薬理作用と反対の作用を発現する薬物を「インバースアゴニスト（反作用薬）」ということ（甲４２・１１～１２頁），また，「アンタゴニスト（拮抗薬，遮断薬）」とは，受容体に結合してアゴニストの効果を阻害するが，それ自体には受容体と結合しても阻害効果を発揮できない物質をいうものであること（甲４２・１０９頁）が記載されている。
このように，受容体と結合してアゴニスト（本件においてはＰＴＨ（１～８４））の効果を阻害するものとして，アンタゴニスト以外にインバースアゴニストがあることは周知である。


ウかかる認識の下，本件訂正明細書の図１２を見ると，本件訂正明細書には図１２に関する詳細な説明はないが，【００１２】の「ｉｎｖｉｎｏ」なる記載から，何らかの動物体内におけるカルシウム濃度変化であることは明らかであるし，図中の凡例「ＰＴＨ１－８４のみ」，「ＰＴＨ７－８４のみ」との記載から，これらのＰＴＨ（断片）が内在のものではなく，外から投与されたものであることが分かる。そうであるとすれば，図中の「対照」は，いずれのＰＴＨ（断片）も投与していない群であると理解できる。
そうすると，ＰＴＨ（７～８４）のみを投与した場合，血中のカルシウム濃度は，何も投与しない対照よりも顕著に低下していることが分かる。ＰＴＨ（１～８４）のみを投与した場合には，カルシウム濃度が上昇することから，ＰＴＨ（７～８４）は，ＰＴＨ（１～８４）の薬理作用と反対の作用を発現する薬物，すなわち，反作用薬＝インバースアゴニストであることが理解される。
そして，「拮抗物質」とは，それ自体には受容体と結合しても阻害効果を発揮できない物質と定義されるから，ＰＴＨ（７～８４）は，拮抗物質ではない。とすれば，「ｉｎｖｉｖｏで，拮抗物質または阻害物質（ＰＩＮ）の役割をするという発見を含む（図１２参照）」との記載から，図１２に示されるＰＴＨ（７～８４）は「阻害物質」であると解されるので，「阻害物質」とは，反作用薬＝インバースアゴニストを意味することは明らかである。
エ審決は，「ＰＩＮとは，ＰＴＨ受容体に結合する阻害性の拮抗物質の総称と理解され，ＰＴＨ受容体の阻害についてしか訂正明細書に規定されていないから，インバースアゴニストとしての作用は有さないアンタゴニスト，すなわち，ＰＴＨ受容体結合拮抗物質もＰＩＮに含まれ得る。」と判断している（審決書４５頁「７阻害物質（ＰＩＮ）の意味について」の項）。
しかし，拮抗物質はすべて「阻害性」であるとする審決の判断は，ＰＴＨ（７～８４）のインバースアゴニスト作用を示す図１２をわざわざ引用して，「拮抗物質または阻害物質」として，両者を区別した【００１２】の記載を無視するものであり，誤りである。
なお，【００１２】には，「ＰＴＨ結合部位が遮断されるという点で，ＰＴＨまたはＰＴＨ類似体に関してＰＴＨ受容体を阻害することができる」との記載がある。しかし，「ＰＴＨ結合部位が遮断されるという点で」との限定が付されていることからも明らかなように，ここでいう「阻害する」は，薬理学的用語としてではなく，一般的な動詞として用いられており，ＰＴＨまたはＰＴＨ類似体とＰＴＨ受容体との結合を「妨げる」という意味にすぎない。したがって，「拮抗物質」と併存するものとして言及されている「阻害物質」の意味を変容させるものではない。オ訂正発明１の「第１の抗体」等は，もし，これが血清中に存在するのであれば，周知のニュートラルアンタゴニスト（拮抗物質）であるＰＴＨ（３～８４）を測り込むと考えられる。そうすると，審決のように，単なる拮抗物質も阻害性の断片であると解した場合，訂正発明１は，「阻害性の非（１～８４）副甲状腺ホルモン断片を検出することなく」との発明特定事項を充足しないことになってしまい，矛盾を生じる。カ図１２は，「ｉｎ    ｖｉｖｏ」なる記載から，ＰＴＨ（断片）を外から投与した場合の何らかの動物体内におけるカルシウム濃度を示すグラフであることは明らかである。動物に対して何の処置もしていない場合，対照群では，ＰＴＨとカルシトニンとのバランスにより，血中カルシウム濃度はほぼ一定に保たれるはずであるが，図１２の対照群では，カルシウム濃度の低下が認められる。これは，内因性のＰＴＨの干渉を排除するための処置（副甲状腺切除術）が施された動物を実験に用いたことにより，ＰＴＨとは反対の作用を示すホルモンであるカルシトニンの作用により，血中カルシウム濃度が低下したことを示している（甲４３の図１０右上のグラフ参照）。
これに対し，ＰＴＨ（７～８４）断片を単独で投与した場合，血中カルシウム濃度は，対照群よりもさらに低下していることが分かる。この結果は，ＰＴＨ（７～８４）断片自体が，血中カルシウム濃度低下作用を有していることを示すものである。
以上のとおり，カルシトニンによる血中カルシウム濃度低下作用を考慮したとしても，図１２により，ＰＴＨ（７～８４）が，ＰＴＨ（１～８４）とは逆の生理作用（血中カルシウム濃度低下作用）を有するインバースアゴニストであることは，十分に裏付けられている。(2)取消事由１－２（甲８文献が示唆する解決すべき技術的課題の認定の誤り）
審決は，甲８文献が示唆する解決すべき技術的課題は，ＰＴＨの生理学的アンタゴニストとして作用するかもしれない，「最初のＮ末端アミノ酸の欠損したフラグメント」を検出しないことにあると認定した。確かに，甲８文献に接した本件特許の優先日当時の当業者は，当時の技術常識を斟酌して，ヒト血中に存在する非（１～８４）ＰＴＨ断片は，ニュートラルアンタゴニストとして作用する可能性があるということは，予測し得たかもかれない。
しかし，当時の当該分野の専門家は，そのような可能性のあるニュートラルアンタゴニストを検出しない新たなアッセイシステムの構築よりもむしろ，不活性なＰＴＨ断片が腎不全患者において正常人より多く存在することを予め想定して，インタクトＰＴＨアッセイにおけるＰＴＨの目標値を，正常人における上限より高く設定することによって，問題を解決しようとした（甲４４～４６参照）。
このことからも分かるように，甲８文献の記載に接した当業者は，審決が述べるような非（１～８４）ＰＴＨ断片を測り込まないアッセイシステムの構築よりもむしろ，非（１～８４）ＰＴＨ断片を測り込むことを念頭において，インタクトＰＴＨアッセイの目標値を健常者より高めに設定することを想起したと解するのが相当である。


したがって，甲８文献の記載は，完全型ＰＴＨのみを測定することの必要性を示唆するものではない。審決の上記認定は誤りである。
(3)取消事由１－３（相違点１の認定の誤り）
審決は，文言上は，訂正発明１における第１の抗体等と，甲８発明の抗アミノ末端シグナル抗体との相違を正しく認定しているように見える。しかし，前記(1)のとおり，審決は，「阻害性の非（１～８４）副甲状腺ホルモン断片」の意味を誤って解釈したため，実質的な意味において，訂正発明と甲８発明との相違点１における，訂正発明１の「第１の抗体等が「阻害性の非（１～８４）副甲状腺ホルモン断片を検出すること」がない」ということが真に意味するところを誤って解釈している。
(4)取消事由１－４（相違点１の容易想到性の判断の誤り）審決は，ＰＴＨ（７～８４）が有しておらず，ＰＴＨ（１～８４）のみが有する領域であるＰＴＨ（１～６）に注目して，ＰＴＨ（１～６）に対する抗体を甲８発明の「125Ｉのシグナルで標識された抗アミノ末端シグナル抗体」とすることは，当業者にとって容易になし得たことといえるとして，相違点１に係る訂正発明１の構成とすることは容易想到であると判断した。しかし，以下のとおり，審決の上記判断は誤りである。ア前記(2)のとおり，甲８文献に接した本件特許の優先日当時の当業者は，当時の技術常識を斟酌して，ヒト血中に存在する非（１～８４）ＰＴＨ断片は，ニュートラルアンタゴニストとして作用する可能性があるということは，予測し得たかもしれないが，甲８文献の記載は，完全型ＰＴＨのみを測定することの必要性を示唆するものではない。
イ訂正発明１は，ＰＴＨ（７～８４）が，それ自体でＰＴＨ受容体に対してＰＴＨ（１～８４）とは反対の生理活性を発現するという発見をしたことに基づいている。インバースアゴニストである阻害性の非（１～８４）ＰＴＨ断片の存在が想定されていなければ，それを検出しないアッセイ系を構築しようなどと課題が生じるはずはないし，逆に，いかなる物かは不明であるが，阻害性の非（１～８４）ＰＴＨ断片が存在するとなった場合に，何を除外すればいいのか全く分からない状況では，当業者といえども，どの公知技術を組み合わせればよいか見当もつかないはずである。したがって，仮に，甲８文献が，従来のインタクトＰＴＨアッセイキットがＮ末端のごく少数のアミノ酸を欠くＰＴＨ断片を検出するらしいことを示唆し，他の公知技術が，そのような大きなＰＴＨ断片が，ｉｎｖｉｖｏで，ＰＴＨ受容体に結合するがそれ自体では該受容体の生理作用を阻害できない不活性な断片として作用するかもしれないことを示唆していたとしても「阻害性の非（１～８４）ＰＴＨ断片を検出しない」という目的のために，それらを組み合わせることにより，「ＰＴＨ（１～８）の配列に特異的で，ＰＴＨ（１～６）と反応し，かつＰＴＨ（１～６）のうちの少なくとも４つのアミノ酸を反応部位の一部とする抗体等」を，第１の抗体等として用いることに想到し得るとは，到底考えられない。甲８文献も，審決が引用する他の公知技術も，「阻害性の非（１～８４）ＰＴＨ断片を検出しない」という目標に向けて甲８発明を改良しようなどとの動機を何ら与えていない。
ウ審決は，甲８文献の図２について，標準として加えられた合成ＰＴＨ（７～８４）の位置付近から検出値が得られたというだけで，高速クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）で検出されたものが，ＰＴＨ（７～８４）とまではいえないと認めつつも，甲８文献に接した当業者であれば，患者血清にＰＴＨ（７～８４）が存在するかもしれないという強い示唆を受けるものといえると判断した。
しかし，ＨＰＬＣでピークがずれるということは，検出されたピークがＰＴＨ（７～８４）であるとまではいえないが，そうであることを強く示唆するものなどでは決してなく，むしろ，当該ピークがＰＴＨ（７～８４）以外の非ＰＴＨ（１～８４）断片であることを示唆するものであリ，そのため，甲８文献では，ｐｏｓｓｉｂｌｙ，ｐｏｔｅｎｔｉａｌｌｙという確率が低いことを意味する単語を用いて，血清サンプル中のマイナーピークとＰＴＨ（７～８４）とが関係する可能性が低いことを示している。したがって，審決の上記判断も誤りである。
２取消事由２（訂正発明１の効果の参酌の判断の誤り）(1)審決は，訂正発明１の効果として次のア～オを認定し，いずれも甲８文献に接した当業者であれば予測し得るものであると判断した。しかし，後記のとおり，審決の同判断は誤りである。
ア効果１
「阻害性の非（１～８４）副甲状腺ホルモン断片を検出することなく，生物学的サンプル中のヒト完全型副甲状腺ホルモン量を測定する」（訂正発明１の発明特定事項）ことができる。
イ効果２
「本発明は，副甲状腺機能亢進等の副甲状腺疾患の患者を，正常状態または非罹病状態と識別する」（【０００１】）ことができる。
ウ効果３
図７及び【００３０】からみて，慢性尿毒症患者の診断に寄与することができる。
エ効果４
非ｗ－ＰＴＨペプチド断片の値と，ｗ－ＰＴＨの値と，またはこれらの値の組み合せとのいずれかの値を比較するか，またはこれらを独立に使用することにより，副甲状腺および骨関連の疾患状態を識別すること，ならびにこのような状態と正常な状態とを識別する」（【０００１】）ことができる。
オ効果５