しかしながら，そのような記載や示唆は，乙５公報等に見当たらない。乙５公報の実施例１は，そこに開示された工程のみで高純度のプラバスタチンを取得することができたと記載するものであり，プラバスタチン陰イオンとナトリウム陽イオンを等量比調整して安定したプラバスタチンナトリウムを取得するために，乙５公報の方法に別途他の引用例や技術常識を組み合わせることなど，およそ想定していない。
(ｂ)被告方法①は，培養液中のプラバスタチン陰イオン（酸形態）を，いったん陰イオン交換樹脂カラムに吸着させ，他の不純物をカラムから溶出させて除去した後，カラムに吸着されたプラバスタチン陰イオン（酸形態）を酢酸やアセトン水等によりカラムから溶出させて単離・獲得するという手法であり，カラムに吸着される「プラバスタチン陰イオン」は，単離・獲得すべき目的成分である。したがって，乙２９公報記載の方法が「プラバスタチン陰イオン（酸形態）を吸着・除去する方法」であるとの被告の主張は，誤りである。
被告は，プラバスタチン陰イオンが過剰の状態にある乙５公報の実施例１の組成物から，プラバスタチン陰イオンのみをカラムに吸着させて除去し，カラムから溶出するプラバスタチンナトリウムを単離することを意図している。しかしながら，カラムに吸着される「プラバスタチン陰イオン」は除去すべき成分であって，単離・獲得すべき目的成分ではない。
また，乙２９公報の段落【００３９】の被告が指摘する部分に続く部分には，「産物の単離には・・・強塩基性陰イオン交換樹脂を使用するのが好適である」との記載がある。しかしながら，プラバスタチン陰イオンが過剰の状態にある乙５公報の実施例１の結果物から，プラバスタチン陰イオンを除去するために乙２９公報記載の「強塩基性陰イオン交換樹脂」を用いた場合，除去対象である余剰のプラバスタチン陰イオンだけではなく，ナトリウム陽イオンと等量で存在するプラバスタチン陰イオンまでもが吸着されてしまうため，かえって等量比を崩すことになり，プラバスタチン陰イオンとナトリウム陽イオンとを等量比に調整することはできない。さらに，乙５公報の実施例１に開示されたＨＰＬＣ分取液は，前記(1)［原告の主張］ウのとおり，プラバスタチン陰イオンとナトリウム陽イオンとの等量比が崩壊しているだけではなく，その他の各種の不純物やイオン（酢酸や水酸化ナトリウム等のｐＨ調整剤，ＤＥＧＢＥ，カラム吸着材分解物，カラム等に起因する塩化ナトリウム等）が多量に混在した状態にある。このような溶液に陰イオン交換樹脂を適用した場合，溶液中の陰イオン性の不純物は陰イオン交換樹脂に吸着させて除去することができるものの，陽イオン性の不純物や非イオン性の不純物は陰イオン交換樹脂に吸着せず，除去することができない（イオン的性質の観点から見ると，不純物は陰イオン性，陽イオン性，非イオン性に分けられるが，陰イオン交換樹脂は，陰イオン性の不純物は吸着・除去できるものの，陽イオン性や非イオン性の不純物は吸着・除去できない。）。
(ｃ)被告方法②は，プラバスタチン陰イオンが過剰の状態にある溶液をＤｉａｉｏｎＨＰ－２０カラムに通し，プラバスタチンナトリウムのみをＤｉａｉｏｎＨＰ－２０カラムに吸着させ，余剰のプラバスタチン陰イオンを分離して，プラバスタチン陰イオンとナトリウム陽イオンとの等量比調節を行うというものである。しかしながら，ＤｉａｉｏｎＨＰ－２０カラムは，非極性のカラムであり（甲３０），非極性又は低極性の物質を吸着する性質を有するものである。そのため，ＤｉａｉｏｎＨＰ－２０カラムは，無機塩や無機イオン等の高い極性を有する物質についてはカラムから溶出させて分離・除去することができるものの，プラバスタチン陰イオンやプラバスタチン遊離酸（プラバスタチンの各種形態）等は，プラバスタチンナトリウムと同様に低極性の物質であるため，プラバスタチンナトリウムとともにＤｉａｉｏｎＨＰ－２０カラムに吸着されてしまい，分離・除去することはできない。
したがって，ＤｉａｉｏｎＨＰ－２０カラムによって余剰のプラバスタチン陰イオンを除去し，これにより等量比調整を行うことは，実現不可能である。
(ｄ)被告方法③のように，乙５公報の実施例１のＨＰＬＣ分取液に水酸化ナトリウムを添加し，その後に陰イオン交換樹脂を適用したとしても，本件訂正発明の高純度プラバスタチンナトリウムを取得することはできない。
上記(ｃ)のとおり，水酸化ナトリウムを添加したとしても，すべてがプラバスタチン塩の形態になるものではなく，溶液中のプラバスタチンは依然として各種形態の混合形態である上，各種の不純物・イオンが混入している。このような溶液を陰イオン交換樹脂カラムで分離しても，一部の陰イオンがカラムに吸着されるだけであり，溶液中に存在する各種形態のプラバスタチンやその他の陽イオン等の不純物はカラムに吸着されず，プラバスタチンナトリウムから分離・除去することはできない。
第３当裁判所の判断
１被告は，前記第２の３(1)及び(2)の［被告の主張］のとおり，本件発明は新規性ないし進歩性を欠く（争点１，２）と主張して，本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであると主張する。
しかしながら，本件特許については，その無効審判事件において本件訂正の請求がされており，同訂正はいまだ確定していない状況にある。このような場合において，特許法１０４条の３第１項所定の「当該特許が無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」とは，当該特許についての訂正審判請求又は訂正請求に係る訂正が将来認められ，訂正の効力が確定したときにおいても，当該特許が無効審判により無効とされるべきものと認められるか否かによって判断すべきものと解するのが相当である。
したがって，原告は，被告が，訂正前の特許請求の範囲の請求項について無効理由があると主張するのに対し，①当該請求項について訂正審判請求又は訂正請求をしたこと，②当該訂正が特許法１２６条又は１３４条の２所定の訂正要件を充たすこと，③当該訂正により，当該請求項について無効の抗弁で主張された無効理由が解消すること，④被告製品が訂正後の請求項の技術的範囲に属すること，を主張立証することができ，被告は，これに対し，⑤訂正後の請求項に係る特許につき無効事由があることを主張立証することができるというべきである。
本件においても，原告及び被告は本件訂正に関し，同趣旨の主張をしており，前記第２の１のとおり，原告が本件訂正請求をしていること（上記①）及び被告製品が本件訂正後の請求項１の技術的範囲に属すること（上記④）については，これを認めることができる。


そこで，以下において，上記②，③及び⑤の点について判断する。２本件訂正は，特許法１３４条の２の訂正要件を満たすか(1)本件訂正（なお，以下の説示中においては，本件訂正請求に係る訂正部分を下線で示すものとする。）は，本件訂正前の特許請求の範囲請求項１の「ｅ）プラバスタチンナトリウム単離すること」を「ｅ）プラバスタチンナトリウムを単離すること」に変更し（以下「本件訂正１」という。），本件訂正前の「プラバスタチンラクトンの混入量が０．５重量％未満であり，エピプラバの混入量が０．２重量％未満である」を「プラバスタチンラクトンの混入量が０．２重量％未満であり，エピプラバの混入量が０．１重量％未満である」と変更する（以下「本件訂正２」という。）ものである。(2)本件訂正１は，脱字（「を」）を補うものであるから，誤記の訂正を目的とするものであると認められる。また，同訂正は，明細書に記載した事項の範囲内において行われたものであり，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではない（特許法１３４条の２第５項，同法１２６条３項，４項）と認められる。
したがって，本件訂正１は，適法な訂正であると認められる。(3)本件訂正２は，訂正前の「０．５重量％未満」及び「０．２重量％未満」を，それぞれ，「０．２重量％未満」及び「０．１重量％未満」に限定するものであるから，特許請求の範囲の減縮を目的とするものであると認められる。
また，上記訂正の内容は本件明細書の段落【００３１】に記載されているから（甲２），同訂正は，明細書に記載した事項の範囲内において行われたものであり，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものでもないと認められる。
したがって，本件訂正２は，適法な訂正であると認められる。３争点３－２（本件訂正発明は，進歩性を欠くか）について本件では，事案に鑑み，無効理由２（乙５公報を主引例とする容易想到性）の成否から判断することとする。
(1)被告は，本件訂正発明は，乙５公報記載の発明及び技術常識に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであると主張する。
(2)本件訂正発明の要旨
ア本件訂正発明は，訂正請求項１の記載により特定されるとおりの，
「次の段階：
ａ）プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成し，
ｂ）そのアンモニウム塩としてプラバスタチンを沈殿し，ｃ）再結晶化によって当該アンモニウム塩を精製し，
ｄ）当該アンモニウム塩をプラバスタチンナトリウムに置き換え，そして
ｅ）プラバスタチンナトリウムを単離すること，
を含んで成る方法によって製造される，プラバスタチンラクトンの混入量が０．２重量％未満であり，エピプラバの混入量が０．１重量％未満であるプラバスタチンナトリウム。」
というものである。これは，製造方法により，「プラバスタチンラクトン及びエピプラバの含有量を限定したプラバスタチンナトリウムという物質」を特定する記載がされた，いわゆる「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」であり，訂正請求項１の記載が意味する物の発明は，最終的に得られた生産物である，「プラバスタチンラクトンの混入量が０．２重量％未満であり，エピプラバの混入量が０．１重量％未満であるプラバスタチンナトリウム。」そのものと同じ発明であると認められる（この点については，当事者間に争いがない。）。
イまた，本件訂正発明に係る「プラバスタチンナトリウム」は，下図の構造式を有する，化学名（ＩＵＰＡＣ名）「（＋）－（３Ｒ，５Ｒ）－３，５－ジヒドロキシ－７－［（１Ｓ，２Ｓ，６Ｓ，８Ｓ，８ａＲ）－６－ヒドロキシ－２－メチル－８－［（Ｓ）－２－メチルブチリルオキシ］－１，２，６，７，８，８ａ－ヘキサヒドロ－１－ナフチル］ヘプタン酸ナトリウム」（乙１・３頁）が意味する化合物である。
したがって，当然，「（＋）－（３Ｒ，５Ｒ）－３，５－ジヒドロキシ－７－［（１Ｓ，２Ｓ，６Ｓ，８Ｓ，８ａＲ）－６－ヒドロキシ－２－メチル－８－［（Ｓ）－２－メチルブチリルオキシ］－１，２，６，７，８，８ａ－ヘキサヒドロ－１－ナフチル］ヘプタン酸イオン（プラバスタチン陰イオン）」（下図参照）と「ナトリウム陽イオン」（「Ｎａ＋」）とは，
等量であると認められる。
よって，本件訂正発明の「プラバスタチンナトリウム」とは，「プラバスタチン陰イオンとナトリウム陽イオンとが実質等量のもの」と解するのが相当であり，このように解することは，本件明細書の発明の詳細な説明の記載（段落【００２４】，【００４４】）とも整合する。ウこれに対し，被告は，発明の要旨の認定は原則として特許請求の範囲のみに基づいて行われるものであるから，特許請求の範囲に記載のない「プラバスタチン陰イオンとナトリウム陽イオンとが等量比で維持された」との点を発明の要旨とすることはできないと主張する。
しかしながら，本件訂正発明の対象となる物である「プラバスタチンナトリウム」が，その物としての性質上当然に，「プラバスタチン陰イオンとナトリウム陽イオンとが実質等量のもの」であると解されることについては，上記説示のとおりである。したがって，上記イの認定は，特許請求の範囲に記載のない事項に基づいて発明の要旨を認定するものではない。また，被告は，上記等量比の点に関する原告の主張は時機に後れたものであるから，民事訴訟法１５７条１項により却下されるべきであるとも主張する。
しかしながら，等量比に関する原告の主張は，平成２２年９月１日の本件第１３回弁論準備手続期日において陳述された同年８月１６日付け原告第１２準備書面において，初めて主張されたものであるが，本件訴訟は，その後も，他の争点の整理を含めて，同年１０月１９日に第１４回弁論準備手続期日が，同年１１月２９日に第１５回弁論準備手続期日が，平成２３年２月１日に第１６回弁論準備手続期日が，同年４月１４日に第１７回弁論準備手続期日がそれぞれ実施され，同期日に，当事者双方において「追加の主張立証はない」ことが確認され，同日の第２回口頭弁論期日において弁論を終結していることからすると，前記原告の主張により訴訟の完結を遅延させることになると認めることはできず，同主張が時機に後れた攻撃防御方法に該当すると認めることはできないというべきである。
(3)乙５公報記載の発明
ア乙５公報の記載


乙５公報には，以下の記載が存在する（乙５の１，２）。「【請求項１】ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターを得るためのプロセスであって，粗ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターの精製のプロセスにおける工程の１つが，置換クロマトグラフィーを含むことを特徴とするプロセス。」（２頁２行～５行）
「【請求項２】ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターが，メバスタチン，プラバスタチン，ロバスタチン，シンバスタチン，フルバスタチンおよびアトルバスタチンからなる群から選択されることを特徴とする請求項１記載のプロセス。」（２頁６行～９行）
「【請求項３】ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターが，ラクトン形態，もしくは酸の形態またはそれらの塩の形態であることを特徴とする請求項１または２記載のプロセス。」（２頁１０行～１３行）「【請求項４】置換クロマトグラフィーが以下の工程：ａ）移動相でクロマトグラフィーカラムを調整する工程ｂ）移動相に溶解したＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターを供給する工程
ｃ）カラムからＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターを置換するためにディスプレーサを導入する工程，および
ｄ）精製されたＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターを得る工程，を含むことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載のプロセス。」（２頁１４行～２１行）
「【請求項２６】置換クロマトグラフィーを含む精製プロセスで粗ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターを精製することによって得られた９９．７％を越えるＨＰＬＣ純度を有するＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビター。」（５頁１０行～１３行）
「【請求項２７】ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターが，ロバスタチン，シンバスタチン，プラバスタチン，アトルバスタチン，メバスタチンおよびフルバスタチンからなる群から選択されることを特徴とする請求項２６記載の物質。」（５頁１４行～１７行）
「【発明の詳細な説明】
（技術分野）ロバスタチン，プラバスタチン，メバスタチン，アトルバスタチン，ならびにそれらの誘導体およびアナログはＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターとして知られており，抗高コレステロール血症薬(antihypercholesterolemicagent)として使用されている。それらの大部分は，Aspergillus，Monascus，Nocardia，Amycolatopsis    ，Mucorまたは   Penicillium属に属する種として同定された異なる種の微生物を使用する発酵によって製造され，そのいくつかは，化学合成法を使用する発酵生成物を処理することによって得られるか，またはそれらは全化学合成の生成物である。」
（６頁１行～１０行）
「【０００１】活性成分の純度は，特に薬学的生成物を高血漿コレステロール(highplasma    cholesterol)の治療または予防において長期間服用しなければならない場合に，安全で効果的な薬剤を製造するための重要な因子である。より低い純度の薬剤からの不純物の蓄積は，治療中の多くの副作用を引き起こし得る。」（６頁１１行～１５行）
「【０００２】本発明は，いわゆる置換クロマトグラフィーを使用するＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターの単離のための新規の工業プロセスに関する。本発明の使用により，高収率，より低い製造コストおよび適切な生態バランスで高純度のＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターを得ることができる。」（６頁１６行～２０行）
「【０００３】
（先行技術）以前の特許に開示される抗高コレステロール血症薬の単離および精製のためのプロセスは，抽出，クロマログラフィー法，ラクトニセーション（分子内エステル化）法および結晶化法の種々の組合せを含む。これらの手順によって得られる最終生成物の純度はＵＳＰ標準に従うが，所望の生成物の収率は比較的低い。さらに，それらは，大量の有機溶媒とこれらの量に適合した大きな装置との両方を必要とする。」（６頁２１行～２８行）
「【０００４】ＷＯ    ９２／１６２７６号に開示される単離プロセスは，工業的ＨＰＬＣ（高速液体クロマログラフィー）装置の使用により９９．５％より大きい純度のＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターを得るための解決法を提供する。ＷＯ９２／１６２７６号によれば，８５％以上の純度を有する粗ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターを，有機溶媒，または有機溶媒および水の溶液に溶解する。次いで，この混合物を２と９の間のｐＨに緩衝化し，ＨＰＬＣカラムに入れる。重要なＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターのピークを収集した後，溶媒の一部を除去し水を加えるか，または溶媒混合物の２／３を除去して，ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターを結晶化する。最終的には，このプロセスによって得られた生成物の純度は，約９０％の収率を有して，少なくとも９９．５％である。」（６頁２９行～７頁１１行）
「【０００５】ＷＯ    ９２／１６２７６号に開示される方法は，比較的高い収率を有して，高い純度のＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターを得ることができ，従来のクロマトグラフィーカラムに関する上記方法の不利益は，ＨＰＬＣカラム当たりに充填される物質の量が相対的に少ないことである。カラムに供給される少量のサンプルはまた，十分な量の所望の物質を得るために単離操作の繰り返しの回数が増加することに関連して，結果的に大量の溶媒が使用されてより高い製造コストとなる。」（７頁１２行～１９行）
「【０００６】本発明の基本である置換クロマトグラフィー法は，以前に使用されたクロマトグラフィー法と実質的には異ならない。」（７頁２０行～２２行）


「【０００７】置換クロマトグラフィーは，固定相の活性部位に対するカラムに供給されたサンプルの成分の競争に基づく。サンプルの個々の成分は互いに列車(train)のように置換しており，固定相に対する非常に高い親和性を有し，カラムに沿って供給されたサンプルから遅れて移動するディスプレーサ(displacer)は，ディスプレーサと同じ速度で移動する１成分の領域へのサンプル成分の分離を行う。個々の成分の濃縮は，精製と同時に行われる。」（７頁２３行～２９行）
「【００１１】
（技術的解決）研究室スケールに適用することができる多くの技術が，それらの使用を正しいとする大規模製造操作において実質的には経済的でないか，または環境基準を満たさないので，大規模で高純度の活性物質を得ることは，時には困難である。上記の事実は，高品質の生成物と経済的および生態的に適合した製造の両方を提供する新しい技術を産業に探らせる。本発明は，純粋なＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターを得ることが可能なより古い特許および他の文献に公知のプロセスの欠点を解消し，さらに精製プロセスそれ自体は，時間がかかることなく，高収率を提供し，少量の溶媒を使用する。上記プロセスは，自然に優しく；さらに，空間およびエネルギーに関して必要とせず，それゆえ経済的に大規模製造を可能にする。」（９頁３行～１４行）
「【００１２】
（発明の説明）本発明は，置換クロマトグラフィーを使用するＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターの精製のためのプロセスを提供する。すなわち，粗ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターの精製のプロセスにおいて少なくとも１つの工程が，置換クロマトグラフィーを含む。精製されるＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターは，例えば，メバスタチン，プラバスタチン，ロバスタチン，シンバスタチン，フルバスタチンおよびアトルバスタチンからなる群から選択される。選択されたインヒビターは，置換クロマトグラフィーによって精製するためにラクトン（分子内エステル）形態，または酸の形態あるいはそれらの塩の形態であり得る。本発明のプロセスを特徴とする置換クロマトグラフィーは，好ましくは，以下の
工程を含む：
ａ）適切な移動相でクロマトグラフィーカラムを調整する工程，ｂ）移動相に溶解した粗ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターを供給する工程，
ｃ）カラムからＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターを置換するためにディスプレーサを導入する工程，および
ｄ）精製されたＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターを得る工程。」（９頁１５行～１０頁３行）
「【００１３】精製されたＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターは，
好ましくは，
ｄ１）フラクションを収集する工程，および
ｄ２）分析用ＨＰＬＣでフラクションを分析し，そして純度の質に依存してフラクションを貯蔵する工程，
によって得られる。精製されたＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターが得られた後，アルコール／水の混合物でカラムを洗浄してディスプレーサを溶出することによって，クロマトグラフィーカラムを，再生することができる。」（１０頁４行～１１行）
「【００１４】そして，ここで記述される様式で得られたＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターは，従来技術の状態からすでに知られている方法によって，例えば凍結乾燥，もしくは，好ましくはラクトン形態，酸形態またはそれらの塩形態（好ましくは，アルカリまたはアルカリ土類金属塩）を得るための結晶化によって，移動相から単離される。」（１０頁１２行～１７行）
「【００１５】不純物に加えてかなりの割合のＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターを含むフラクションは，再びプロセスに供することができ，９５％を越える総収率になる。」（１０頁１８行～２１行）「【００１６】使用される固定相は，逆相であり，天然（異なる長さのアルキル鎖を有するシリカゲル）または合成（Ｃ－１８またはＣ－８の有機物）固定相が，適切である。好ましくは，スチレンおよびジビニルベンゼンの合成架橋ポリマーマトリクスが使用される。固定相の粒径は，３µｍから２０µｍが適切であり，７µｍと１５µｍの間が好ましい。」（１０頁２２行～２７行）


「【００１７】使用される移動相は，好ましくは，水，アセトニトリル／水の溶液および低級（好ましくはＣ1～Ｃ4    ）アルコールの水溶液，アルカリ金属カチオン，アンモニアあるいはアミンを含む有機酸，ハロゲン化した有機酸または無機酸（例えば蟻酸，酢酸，プロピオン酸，塩酸，ほう酸，リン酸，炭酸または硫酸（ｓｕｐｈｕｒｉｃａｃｉｄ））の緩衝化された希釈溶液から選択される。水ならびにアセトニトリルおよびとりわけメタノールまたはエタノールの水溶液は，特に好ましく，水溶液中の有機溶媒の量は，好ましくは８０％以下であり，より好ましくは４５％以下であり，とりわけ３０％以下である。移動相において有毒なメタノールは，より毒性の少ないエタノールで取り換えてもよく，または良好な結果を有する水で少なくとも部分的に取り換えてもよいので，処分する溶媒の除去がより容易であり，したがって，本発明は生態学的面から判断して先行技術の状態と比較して著しく向上している。」（１０頁２８行～１１頁１１行）「【００１８】使用される移動相のｐＨは，好ましくは４．５と１０．５との間であり，より好ましくは６．５と８との間であり，とりわけ約７である。カラムを通過する移動相の流速は，１．５ｍｌ／（分・ｃｍ2）と３０ｍｌ／（分・ｃｍ2）との間，好ましくは３ｍｌ／（分・ｃｍ2    ）と１５ｍｌ／（分・ｃｍ2）との間であるように適切に調整される。ディスプレーサが移動相と混合されることによってクロマトグラフィーカラムに導入されるのと同時に，流速は，好ましくは１．５ｍｌ／（分・ｃｍ2）と１５ｍｌ／（分・ｃｍ2）との間，そしてとりわけ３ｍｌ／（分・ｃｍ2    ）と１０ｍｌ／（分・ｃｍ2）の間にあるように調整される。なぜなら，より高い流速は，収集されるサンプルの希釈を引き起こし，そしてまた分離がより悪くなるからである。」（１１頁１２行～２２行）「【００１９】ディスプレーサは，適切には，界面活性剤，洗浄剤等のような両親媒性構造を有する化合物である。ディスプレーサの例は，長鎖アルコール，長鎖カルボン酸，長鎖アルキルアンモニウム塩，芳香族ジカルボン酸エステル，オキソ－およびジオキソ－アルコール，ジエチレングリコールモノ－（またはジ－）アルキルエーテルのようなポリアルキレンポリグリコールエーテル，ポリアリールまたはＴｒｉｔｏｎ（登録商標）Ｘ－１００のようなポリアルキレンポリアリールエーテルなどである。前述の「長鎖」は少なくともＣ4－鎖，好ましくは少なくともＣ10－鎖およびより好ましくは少なくともＣ14－鎖以上を有するアルキル鎖を意味する。」
（１１頁２３行～１２頁３行）
「【００２０】移動相におけるディスプレーサの濃度は，適切には，１から３５％，好ましくは２から２０％，そしてとりわけ７から１４％になるように調整される。」（１２頁４行～６行）
「【００２１】クロマトグラフィーカラムから溶出される個々のフラクションにおける純度の質を調整する好ましい実施形態において，分析されるＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターに関する分析用ＨＰＬＣ法を，以下に記載されるように行うことができる。」（１２頁７行～１１行）「【００２２】分析されるサンプルを，アセトニトリルを有する２０ｍＭＮＨ4ＨＣＯ3    水溶液を含む移動相を用いて１００回希釈する（アセトニトリルの割合を，分析物の保持因子が５と１０の間であるように調整する）。このサンプルの１０µｍを，高速液体クロマトグラフィーのためのＨｙｐｅｒｓｉｌＯＤＳカラム（Ｈｙｐｅｒｓｉｌ，ｔｈｅ    ＵｎｉｔｅｄＫｉｎｇｄｏｍ，粒径３µｍ，カラムサイズ５０×４．６ｍｍ）に入れる。吸光度を２３５ｎｍで測定する。サンプルのＨＰＬＣ純度を，クロマトグラムにおける個々のピークの面積の間の比から計算する。」（１２頁１２行～２０行）
「【００２５】（実施例）
（実施例１）プラバスタチンの粗ナトリウム塩（１．０ｇ，ＨＰＬＣ純度８８％，アッセイ８５％）を，１０ｍｌの移動相Ａ（蒸留水）に溶解し，０．２ＭＮａＯＨ水溶液でｐＨを７に調整し，濾過した。カラムを移動相Ａで平衡化した。上記の様式で得られたサンプルを，Ｇｒｏｍ－Ｓｉｌ１２０－ＯＤＳＨＥカラム（Ｇｒｏｍ    Ａｎａｌｙｔｉｃ＋    ＨＰＬＣＧｍｂＨ，Ｇｅｒｍａｎｙ），粒径１１µｍ，カラムサイズ２５０×１０ｍｍに供給した。カラムを，移動相Ａに７％のジエチレングリコールモノブチルエーテルを含む移動相Ｂで，４．５ｍｌ／分の流速で洗浄した。吸光度は，２６０ｎｍで測定し，そして０．５ｍｌのフラクションを上記吸光度における最初の増加で収集した。シグナルが減少したとき，カラムを２５ｍｌの７０％メタノールで洗浄した。得られたフラクションを，ここでの上記ＨＰＬＣ分析法により分析した。９９．５％以上の純度を有するフラクションを貯蔵した。貯蔵されたフラクション（７ｍｌ）におけるＨＰＬＣ純度は，９９．８％であった。」（１２頁２７行～１３頁１３行）
「【００２７】
（実施例３）０．６ｇのプラバスタチンの粗ナトリウム塩を，５ｍｌの蒸留水に溶解した。使用される移動相（３０％メタノール水溶液）を除いて，実施例１に記載のプロトコールを使用し，９９．８％のＨＰＬＣ純度を有する貯蔵したフラクションを得た。」（１３頁２７行～１４頁３行）
「【００２８】


（実施例４）実施例３に記載の方法を，繰り返した。ここでは移動相におけるディスプレーサの濃度を１４％にした。実施例１に記載された基準によれば，貯蔵されたフラクションにおけるＨＰＬＣ純度は９９．８％であった。」（１４頁４行～８行）
イ乙５公報記載の発明
(ア)以上のとおり，乙５公報には，置換クロマトグラフィーを含む精製プロセス（【請求項１】，【請求項４】，【請求項２６】，段落【００１２】，【００１３】）である，その実施例に記載の方法でプラバスタチンの粗ナトリウム塩から得られたフラクションのＨＰＬＣ純度が，９９．８％であること（段落【００２１】，【００２２】，【００２５】，【００２７】，【００２８】等），上記のとおり収集したフラクションから，凍結乾燥によってＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターが単離されること（段落【００１４】），が記載されている。
したがって，乙５公報には，「置換クロマトグラフィーを含む精製プロセスでプラバスタチンの粗ナトリウム塩から得られた，プラバスタチンのＨＰＬＣ純度が９９．８％のフラクションの，凍結乾燥物。」の発明（以下「乙５発明」という。）が開示されているものと認められる。なお，ＨＰＬＣによる分析では，各種形態のプラバスタチン（プラバスタチン陰イオン，プラバスタチン遊離酸，各種のプラバスタチン塩）の割合を相互に区別して検出することはできないため，乙５公報には，上記「フラクション」の純度９９．８％が，「プラバスタチンナトリウム」単独の割合であることが明記されているとはいえない。
これに対し，原告は，乙５公報の実施例では，プラバスタチンラクトンを，不純物としてプラバスタチンの遊離酸や塩（プラバスタチンナトリウム等）から峻別することなく，これらの合計量をフラクションのプラバスタチンの純度として測定している可能性が極めて高いものであり，乙５公報の実施例１等の「９９．８％」という純度の値はプラバスタチンラクトンを含めた値である可能性が高い，と主張する。
しかしながら，乙５公報には，上記「フラクション」に「プラバスタチンラクトン」が含まれている旨の記載は存在しない上，①乙５公報は，抗コレステロール血症薬の活性成分として使用されているＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターについて，これらの「活性成分の純度は，特に薬学的生成物を高血漿コレステロール(highplasma    cholesterol)の治療または予防において長期間服用しなければならない場合に，安全で効果的な薬剤を製造するための重要な因子である。より低い純度の薬剤からの不純物の蓄積は，治療中の多くの副作用を引き起こし得る」（段落【０００１】）として，高純度のＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターを得る方法（置換クロマトグラフィーを含む精製プロセス）を開示するものであること（段落【０００２】），②乙５公報は，上記ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターはプラバスタチン等からなる群から選択されるとしていること（段落【００１２】，また，プラバスタチンの各種形態の一種であるプラバスタチンナトリウムは，三共の製造する「メバロチン」という名称の製剤が日本国内外で広く販売されるなどしていて，本件特許権の優先日当時，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤の活性成分として当業者に広く知られていたこと（乙１），③プラバスタチンラクトンが，プラバスタチンナトリウムとの関係では夾雑物（不純物）であるとされていることは，本件特許権の優先日当時，当業者にとって技術常識であったこと（乙１・１０頁。また，プラバスタチンラクトンがプラバスタチンの類縁物質であり，プラバスタチンとの関係では不純物に当たることは，当事者間に争いがない。），④プラバスタチンラクトンとプラバスタチンナトリウム（ないしプラバスタチン）とでは，後記エのとおり，クロマトグラフィーにおける保持時間（溶出時間）に顕著な差があるため，乙５公報の実施例の方法（置換クロマトグラフィー）によって両者を分離することは容易であること，などを考慮すると，乙５公報の実施例１のように，プラバスタチンの粗ナトリウム塩を置換クロマトグラフィー法により精製するという場合，同公報の記載に接した当業者は，実施例１に記載の方法は，「プラバスタチンラクトン」を含まない，精製した活性成分である「プラバスタチンナトリウム」を得ることを目的とするものである，と理解するといえる。したがって，乙５公報記載の「ＨＰＬＣ純度が９９．８％のフラクション」の「９９．８％」という純度の値が，「プラバスタチンラクトン」を含めた値であると認めることはできず，原告の主張は理由がない。ウ本件訂正発明と乙５発明との対比
上記認定によれば，乙５発明と本件訂正発明とは，「単離された高純度のプラバスタチン」という点において，一致する。
他方，本件訂正発明と乙５発明とは，本件訂正発明では，「プラバスタチン陰イオンとナトリウム陽イオンとが実質等量であるプラバスタチンナトリウム」であるのに対し，乙５発明では，「凍結乾燥物」が「プラバスタチン陰イオンとナトリウム陽イオンとが実質等量であるプラバスタチンナトリウム」であるか否かが不明である点（以下「相違点１」という。），本件訂正発明は，「プラバスタチンラクトンの混入量が０．２重量％未満であり，エピプラバの混入量が０．１重量％未満である」のに対し，乙５発明は，プラバスタチンラクトン及びエピプラバの混入量が不明である点（以下「相違点２」という。），において，相違する。これに対し，被告は，乙５公報には，実質的に，「プラバスタチンラクトンの混入量が０．２重量％未満であり，エピプラバの混入量が０．１重量％未満であって，プラバスタチン陰イオンとナトリウム陽イオンとが実質等量であるプラバスタチンナトリウム」が開示されており，この点は被告実験によっても確認されていると主張し，相違点１及び２は実質的な相違点ではないとする。


しかしながら，乙５発明は，上記のとおり，「置換クロマトグラフィーを含む精製プロセスでプラバスタチンの粗ナトリウム塩から得られた，プラバスタチンのＨＰＬＣ純度が９９．８％のフラクションの，凍結乾燥物。」の発明であるところ，乙５公報には，当該凍結乾燥物が「プラバスタチン陰イオンとナトリウム陽イオンとが実質等量であるプラバスタチンナトリウム」であることや，その物における不純物（プラバスタチンラクトン及びエピプラバ）の割合についての記載は，特段存在しない。また，フラクションのＨＰＬＣ純度から，プラバスタチン陰イオンとナトリウム陽イオンとが実質等量であると当業者が理解すると認めるに足りる証拠もない。したがって，乙５公報に上記相違点１及び２が開示されているとは認められない。
また，被告実験は，被告の主張によれば，乙５公報の実施例１の方法を再現し，プラバスタチンの粗ナトリウム塩から置換クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）によって分取されたフラクションを凍結乾燥することによって，高純度のプラバスタチンナトリウムを得たというものであるが，被告実験においては，実施例１のように，９９．５％以上の純度を有するフラクション（７ｍｌ）のＨＰＬＣ純度が９９．８％であるものではないことなどから，被告実験で採られた条件と乙５公報の実施例１の条件とが全く同じであったと認めることはできない。
したがって，被告実験は，乙５公報の実施例１の方法を再現したものとは認められない。そうである以上，仮に，被告実験において，当該フラクションの凍結乾燥物に０．２重量％以上のプラバスタチンラクトン及びエピプラバが含まれておらず，プラバスタチン陰イオンとナトリウム陽イオンとが実質等量であるプラバスタチンナトリウムが得られたものだとしても，この事実は，乙５発明の凍結乾燥物に０．２重量％以上のプラバスタチンラクトン及び０．１重量％以上のエピプラバが含まれていないことや，同乾燥物がプラバスタチン陰イオンとナトリウム陽イオンが実質等量であるプラバスタチンナトリウムであることを証明するものではない。
エ本件訂正発明の容易想到性の有無
相違点１について
ａ乙５発明の凍結乾燥物が「プラバスタチン陰イオンとナトリウム陽イオンとが実質等量であるプラバスタチンナトリウム」であるかについては，前記イのとおり，乙５公報には明確に記載されていない。ｂしかしながら，前記イのとおり，乙５公報は，抗コレステロール血症薬の活性成分として使用されているＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターについて，高純度のＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターを得る方法を開示するものであり，このＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターはプラバスタチン等からなる群から選択されるものとされ，プラバスタチンの各種形態の一種であるプラバスタチンナトリウムは，本件特許権の優先日当時，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤の活性成分として当業者に広く知られていたことから，乙５公報の記載に接した当業者は，実施例１記載の方法は，精製した活性成分である「プラバスタチンナトリウム」を得ることを目的とするものであると理解するというべきである。
そうすると，当業者において，乙５発明のプラバスタチンの凍結乾燥物をプラバスタチンナトリウムに変換する必要があると考えることは，ごく自然なことであるといえる。
ｃまた，証拠（甲３８の１，２，乙１３の１，２）及び弁論の全趣旨によれば，本件特許権の優先日の前に頒布された刊行物である乙１３公報及び昭５８－８９１９１公開特許公報（甲３８の２。以下「甲３８公報」という。）には，以下の記載が存在したことが認められる。
（乙１３公報）
「【００４２】生物変換終了後，プラバスタチンはブロスまたは糸状カビ細胞分離後に得られたろ液のいずれかから抽出すること   ができる。糸状カビ細胞はろ過または遠心分離のいずれかによって除去することができるが，特に工業規模では全ブロス抽出を行うのが有利である。抽出前に，ブロスまたはブロスろ液のｐＨを無機酸好ましくは希硫酸で３．５～３．７に調整する。抽出は酢酸エステルおよび炭素原子数24の脂肪族アルコール，好ましくは酢酸エチルまたは酢酸イソブチルで行う。抽出ステップは，酸性ｐＨでプラバスタチンからラクトン誘導体が形成されるのを防ぐ意味できわめて迅速に行うのがよい。」
（２１頁２２行～２２頁１行）
「【００４３】有機溶媒抽出物からは酸形態のプラバスタチンをナトリウム塩として水性相に移すことができる。たとえば，酢酸エチル抽出物からは容量比１／１０および１／２０の５%炭酸水素ナトリウムまたは弱アルカリ水（ｐＨ７．５～８．０）でプラバスタチンを抽出することができる。プラバスタチンは，前述の要領で得られたアルカリ性水性抽出物から非イオン吸着樹脂使用のカラムクロマトグラフィーにより高純度で回収することができると判明した。方法としては，まずアルカリ性抽出物から水性相に溶解した溶媒を減圧蒸留   で除去し，次いで水性抽出物をＤｉａｉｏｎＨＰ－２０カラムに負荷するのが有利である。」（同２２頁２行～１０行）
「【００４４】カラムに吸着したプラバスタチンナトリウム塩は溶出により，水溶液のアセトン濃度を徐々に高めながら精製し，次いでプラバスタチン含有主画分を混ぜ合わせ減圧濃縮する。この水性濃縮物は別のＤｉａｉｏｎＨＰ－２０カラムによるクロマトグラフィーでさらに精製し，純粋のプラバスタチンを含む溶出液を得る。溶出液からは，活性炭による清澄化と凍結乾燥を経て製薬上許容しうる品質のプラバスタチンを得ることができる。」（同２２頁１１行～１７行）「【００４５】この単離法はプラバスタチンのラクトン形成とその加水分解が介在しないため在来法よりもステップ数が少ない。単離に際して，プラバスタチンが，中性またはアルカリ性条件の場合ほど安定的でなくなる酸性状態にさらされる時間はごく短くてすむ。そのためこの単離法では人工物がほとんど形成されない。」（同２２頁１８行～２２行）
（甲３８公報）


「（実施例３）ノカルディアｓｐ．ＳＡＮＫ６２９８１菌株を用いて実施例１と同様に操作して変換反応液１．８ℓを得た。次いで，変換反応液をトリフルオロ酢酸でｐＨ３に調整し，１ℓの酢酸エチルで３回抽出するとＭ－４カルボン酸とＭ－４‘カルボン酸を含む区分が得られた。ただちに，５％炭酸水素ナトリウム水に転溶し，次に２Ｎ－ＨＣℓでｐＨ７．０に調整し，ダイヤイオンＨＰ２０カラム（三菱化成工業㈱社製）に吸着させ，水洗後，５０％アセトンでＭ－４カルボン酸ナトリウム塩を含有する区分を溶出し，凍結乾燥品２００ｍｇのＭ－４カルボン酸ナトリウム塩が得られた。」（甲３８の２・１０頁左下欄１５行～右下欄８行）
上記事実によれば，プラバスタチンを酸形態として有機溶媒で抽出し，酸形態のプラバスタチンをアルカリ性水性相に移し，ＤｉａｉｏｎＨＰ－２０カラムなどの非イオン吸着樹脂を使用するクロマトグラフィーを行い，凍結乾燥してプラバスタチンナトリウムを単離する方法は，本件特許権の優先日当時，当業者の技術常識に属する方法であったと認められる。
ｄそうすると，乙５発明の凍結乾燥物を水に溶解し，上記方法で処理してプラバスタチンナトリウムとすることは，本件特許権の優先日当時，当業者には特段困難なことではなく，乙５公報の記載に接した当業者において，容易に思い付くことができたというべきである。ｅこれに対し，原告は，Ｄｉａｉｏｎ    ＨＰ－２０カラムは，無機塩や無機イオン等の高い極性を有する物質についてはカラムから溶出させて分離・除去することができるが，プラバスタチン陰イオンやプラバスタチン遊離酸（プラバスタチンの各種形態）等については，プラバスタチンナトリウムと同様に低極性の物質であるため，プラバスタチンナトリウムとともにＤｉａｉｏｎＨＰ－２０カラムに吸着されてしまい，分離・除去することはできないから，同カラムによってプラバスタチンナトリウムの等量比調整を行うことはできないと主張する。
しかしながら，上記ｃの方法は，プラバスタチンを酸形態として有機溶媒で抽出し，酸形態のプラバスタチンをアルカリ性水性相に移すものであるから，その水性相には，プラバスタチンナトリウム以外のプラバスタチンは含まれていない。そして，ＤｉａｉｏｎＨＰ－２０カラムで無機塩や無機イオン等の高い極性を有する物質を分離，除去することができることは，前記ｃ記載の証拠から当業者に自明であるといえる。したがって，ＤｉａｉｏｎＨＰ－２０カラムを用いる上記方法によって，プラバスタチン陰イオンとナトリウム陽イオンを実質等量とすることが可能であるというべきであるから，原告の主張は理由がない。
相違点２について
ａ乙５発明の凍結乾燥物中のプラバスタチンラクトン及びエピプラバの混入量については，前記ウのとおり，乙５公報には明確に記載されていない。
しかしながら，乙５公報は，前記イのとおり，抗コレステロール血症薬として使用されているＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターに関するものであり，「活性成分の純度は，・・・安全で効果的な薬剤を製造するための重要な因子である。より低い純度の薬剤からの不純物の蓄積は，治療中の多くの副作用を引き起こし得る」としている。そして，前記のとおり，プラバスタチンラクトン及びエピプラバが，活性成分であるプラバスタチンナトリウムとの関係では夾雑物（不純物）であるとされていることは，本件特許権の優先日当時，当業者にとって技術常識であったと認められる。
また，上記乙５公報の記載や，乙７公報（優先日・平成３年）の「安全で有効な医薬を製造するための重要な基準の１つは，高純度生成物を得ることである。ロバスタチン，シンバスタチン及びプラバスタチンのようなＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害物質は最近紹介された新しい種類のコレステロール降下剤であり，血漿コレステロール濃度を有効に低下させるが長期間投与を必要とする。従って，ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害物質を可能な最高純度で投与できるようにすることが特に重要である。」（乙７の２・３頁右上欄３行～１０行）との記載，乙８公報（優先日・平成１０年）の「安全で効能を有する製薬の製造のためには，主成分の純度は重要な要素となっている。プラズマでの高コレステロールの治療もしくは予防の場合のように，製薬品が長期間にわたり服用される場合，製薬品の可能最大純度は，特に重要なものとなる。低純度の製薬品からの不純物の蓄積は，医療治療中，多くの副作用を引き起こす原因となる」（乙８の２・６頁１１行～１６行）との記載によれば，医薬として使用されるＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ阻害物質はより純度の高い方が好ましいことも，本件特許権の優先日当時，当業者にとって自明のことであったということができる。
そうすると，乙５公報の記載に接した当業者においては，活性成分であるプラバスタチンナトリウムの不純物であるプラバスタチンラクトン及びエピプラバによる副作用が引き起こされないように，乙５発明の凍結乾燥物中のプラバスタチンラクトン及びエピプラバの混入量を可能な限り少なくすることについての動機付けがあるというべきである。ｂそして，乙５公報に開示されている，ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターの精製方法である置換クロマトグラフィー法は，移動相に溶解したＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターをカラムに供給し，次いで，カラムに導入されるディスプレーサが，ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターを置換し，精製されたＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターを得るというものであり，ここで使用される固定相は，アルキル鎖を有するシリカゲルが適切であり，移動相は，メタノールの水溶液が好ましいとされ，アミンを含む有機酸（例えば酢酸）で緩衝化された希釈溶液から選択するものとされる（段落【０００７】，【００１２】，【００１６】，【００１７】）。


一方，証拠（乙１・１０頁）及び弁論の全趣旨によれば，プラバスタチンナトリウム原薬は，液体クロマトグラフィーで純度試験され，液体クロマトグラフィーで測定して，当該原薬に混入する可能性のある夾雑物であるＲＭＳ－４１４（プラバスタチンラクトン）及びＲＭＳ－４１８（エピプラバ）の面積百分率を求めることができること，また，これらの物質の定量は，カラムがオクタデシリル化したシリカゲル充填カラムであり，移動相が水・メタノール・氷酢酸・トリエチルアミン混液（５００：５００：１：１）である液体クロマトグラフィーで行うことができることは，本件特許権の優先日当時において，当業者にとって技術常識であったと認められる。
そうすると，乙５公報の記載に接した当業者は，同公報に記載された置換クロマトグラフィー法によって，ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼインヒビターであるプラバスタチンナトリウムから，不純物であるプラバスタチンラクトン及びエピプラバを分離することができると理解するというべきである。また，プラバスタチンラクトンとエピプラバの混入量を可能な限り少なくするために，技術常識に基づき置換クロマトグラフィーの条件を適宜設定し，プラバスタチンの粗ナトリウム塩の置換クロマトグラフィーを行うことも，乙５公報の記載に接した当業者が適宜なし得たことであると解される。
なお，本件訂正発明は，プラバスタチンラクトンの混入量を「０．２重量％未満」に限定し，エピプラバの混入量を「０．１重量％未満」に限定するものであるものの，このような限定は，単に不純物が少ない方が医薬品であるプラバスタチンナトリウムとして好ましいという以上に，格別の技術的意義を有するものと認めるに足る証拠はなく，これによって生じる効果も，当業者に予測可能な範囲のものにすぎないというべきである。
ｃこれに対し，原告は，プラバスタチンラクトン及びエピプラバは，その構造が非常にプラバスタチンナトリウムに類似しており，その理化学的性質が近似しているため，本件特許権の優先日当時の従来技術であった置換クロマトグラフィー法（ＨＰＬＣ法）によっては，その分離，除去が極めて困難であったと主張する。
しかしながら，証拠（甲４１，乙１，乙５の１，２，乙７の１，２，乙１４，２０，２３，２４，２６，２７）及び弁論の全趣旨によれば，①プラバスタチンナトリウムとプラバスタチンラクトンとは，分析用ＨＰＬＣに用いる移動相（ｐＨ６）に溶解した状態においては，前者がカルボン酸又はマイナス電荷を持つカルボン酸イオンであるのに対し，後者は電荷が存在しない分子内エステル化合物である点で物理化学的性質が大きく相違しており，分配クロマトグラフィーにおける保持時間（溶出時間）に顕著な差があること，②エピプラバは，プラバスタチンの立体異性体であり，水溶液中では，いずれもカルボン酸又はカルボン酸イオンの形で存在していることから，分配係数は近似しているものの，分配クロマトグラフィーにおける保持時間には有意の差があること，が認められ，同認定を左右するに足りる証拠はない。上記の事実に照らすと，置換クロマトグラフィー法によってプラバスタチンラクトン及びエピプラバの分離，除去が極めて困難であったということはできず，原告の上記主張は理由がない。
ｄまた，原告は，プラバスタチンナトリウムをＨＰＬＣで分離する場合には，緩衝液を用いてプラバスタチンナトリウム溶液をｐＨ７前後（すなわち，「弱アルカリ性」，「中性」又は「弱酸性」の状態）に調節する操作を伴い，この操作によって溶液が「弱酸性」となると，プラバスタチンラクトンを生じ，仮に，得られた溶液が「弱アルカリ性」又は「中性」であっても，このような溶液はプラバスタチン陰イオンが過剰な状態であるから，この溶液を濃縮又は乾燥した場合，緩衝液の組成変化等によって溶液が「弱酸性」に変化し易く，やはりプラバスタチンラクトンが生じるため，ＨＰＬＣ法によってプラバスタチンラクトンとエピプラバを極限まで低減することはできないとも主張する。しかしながら，仮に，プラバスタチンの粗ナトリウム塩から置換クロマトグラフィー法（ＨＰＬＣ法）によってフラクションを分取した後，濃縮又は乾燥時にプラバスタチンラクトンが生じたとしても，上記ｃの方法では，プラバスタチンラクトンはアルカリ性水性相に移らない，又は，プラバスタチンナトリウムに変換されてアルカリ性水性相に移るものであるから，ＨＰＬＣ法を行った後に上記ｃの方法を行えば，プラバスタチンラクトン及びエピプラバを可能な限り低減することは可能であるといえる。したがって，原告の主張は理由がない。ｅ原告は，乙５公報に別途他の引用例や技術常識を組み合わせることなど，乙５公報はおよそ想定していないとも主張する。
しかしながら，乙５公報は，置換クロマトグラフィーを含む精製プロセスを開示するにすぎないものであるから，最終的に活性成分を得るために，必要により別途他の公知技術や技術常識を組み合わせることが想定されていることは，乙５公報の記載に接した当業者には明らかである。原告の上記主張は，採用することができない。
オ以上のとおり，本件訂正発明は，乙５発明と技術常識とを組み合わせることによって，当業者が容易に発明をすることができたものというべきである（特許法２９条２項）。
４上記のとおり，本件訂正は，特許法所定の訂正要件を充たすものであるものの，訂正後の請求項１に係る特許について無効理由（乙５公報を主引例とする容易想到性）があるといえる。
また，本件訂正は，プラバスタチンナトリウムに混入されるプラバスタチンラクトン及びエピプラバの量を限定するものであるから，上記３に説示したところに照らすと，本件訂正前の請求項１に係る特許についても，訂正後の請求項１に係る特許と同様の無効理由（乙５公報を主引例とする容易想到性）があることは明らかである。
したがって，本件特許は，特許無効審判により無効にされるべきものであると認められるから，原告は，被告に対して本件特許権を行使することはできない（特許法１０４条の３）。
５よって，その余の点について判断するまでもなく，原告の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４７部
裁判長裁判官    阿    部    正    幸
裁判官    山    門          優
裁判官       志    賀          勝
（別紙特許公報は省略）
別紙
物件    目録
株式会社陽進堂が製造，販売する医薬品「プラバスタチンナトリウム錠『陽進』１０ｍｇ」を構成するプラバスタチンナトリウムであって，プラバスタチンラクトンの混入量がほぼ０．１１重量％であり，エピプラバの混入量がほぼ０．０２重量％であるプラバスタチンナトリウム。
以上


主                  文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は，原告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
１被告らは，別紙１被告標章目録①記載の標章を被告らが製造し販売する帯に使用してはならない。
２被告らは，別紙１被告標章目録②記載の標章を活字媒体等の情報媒体において使用してはならない。
３被告らは，別紙１被告標章目録①記載の標章を付した別紙２被告商品目録記載の形態の帯を製造し，販売し，譲渡し，引渡し，譲渡もしくは引渡のため展示し又は輸出してはならない。
４被告らは，その製造販売に係る商品から別紙１被告標章目録①記載の標章を抹消せよ。
５被告らは，別紙３謝罪目録記載の新聞に同目録記載の謝罪文を同目録記載の方法にて掲載せよ。
６被告らは，原告に対し，連帯して，１億５０４５万１４１１円及びこれに対する平成２３年２月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，地域団体商標である「博多織」の一連の文字によって成立する別紙４商標登録証記載の商標（以下「本件商標」という。）を用いて織物製品の製造・販売を行う者によって構成されている工業組合であり，本件商標に係る商標権（以下「本件商標権」という。）の権利者である原告が，被告らが製造・販売等している商品である帯製品に付された「博多帯」の一連の文字によって成立する標章（以下「被告標章」という。）が，本件商標と類似しているため本件商標権を侵害し，また，上記原告の組合員によって製造・販売等されている商品と被告らが製造・販売等している商品の商品等表示が類似しているため市場に混同を生じさせているなどとして，被告らに対し，商標法及び不正競争防止法に基づいて，被告標章の使用等の差止め，被告らが製造・販売等している商品からの被告標章の抹消，謝罪広告の掲載及び損害賠償を求めた事案である。
１前提事実（争いのない事実及び証拠等によって容易に認められる事実）
(1)当事者
ア原告は，福岡県博多地域に由来する製法（以下「博多織製法」という。）により福岡県又はその周辺で製造された絹織物製の織物等（以下「博多織」といい，そのうち，原告の組合員によって製造・販売等される博多織を「原告商品」という。）の製造業を行う中小企業で構成されている，中小企業団体の組織に関する法律を設立準拠法とする工業組合である。イ被告Ａ株式会社は，和服及び和装品の販売促進の企画やこれらの販売代理業及び売買契約の仲介業並びに着物関連事業を主たる業とする株式会社であり，同会社及びその子会社などからなる企業グループ（以下「Ｂグループ」という。）全体の経営管理を行う者である。
ウ被告株式会社Ｃ（旧商号Ｄ株式会社から平成２４年３月１２日に商号変更）は，被告Ａ株式会社の１００パーセント子会社であり，Ｂグループの一員として，和服等の製造・販売を行っている株式会社であり，自身が博多織製法を用いて織られた織物で製造する帯製品（以下「被告商品」という。）に被告標章を付して販売を行っている者である。
エ被告Ｅ協同組合は，証紙の発行に関する事業等を目的とする協同組合であり，被告製品に付するための証紙（被告標章等を記したもの）を作成している。
(2)原告による本件商標の登録
原告は，平成１８年７月１０日，本件商標の地域団体商標出願を行い，本件商標は平成１９年３月９日に地域団体商標として商標登録された。(3)被告株式会社Ｃによる被告商品の製造・販売開始及び本件訴訟までの経緯ア原告の組合員であった訴外株式会社Ｆは，原告が本件商標につき前記(2)のとおり地域団体商標として商標登録を受ける以前から，本件商標「博多織」が表示された証紙を付した博多織の帯の製造・販売を行い，原告が本件商標につき商標登録を受けた後も継続して本件商標を使用していたものであるが，平成２１年１月２６日に解散し清算会社になった。イ訴外株式会社Ｆは，同年２月１０日，同社が博多織を製造していた工場や同工場内の機械器具動産一式を被告株式会社Ｃに賃貸し，被告株式会社Ｃは，賃借した同工場及び同機械器具動産一式を用いて，訴外株式会社Ｆの元従業員を雇用した上，被告商品の製造・販売を開始した。この際，被告株式会社Ｃは，原告に対し，原告への加入を求めたが，原告は，これに対して明確な回答をしなかった。
ウ原告は，同月２７日，訴外株式会社Ｆに対し，同会社が解散したことによって，原告の組合員資格を失った旨通知した。
また，原告は，同年３月，被告株式会社Ｃに対し，被告株式会社Ｃが本件商標ないしこれに類似する商標を使用することは，商標法及び不正競争防止法に違反する行為であり，同使用については刑事罰も定められていること，また，同使用の事実が判明した場合は，法的措置を行う旨の警告を行った。エ上記ウの警告を受け，被告株式会社Ｃは，被告商品に本件商標である「博多織」の表示を使用せず，被告商品に「博多帯」の表示，すなわち，被告標章を付した上，全国に販売することとした。
オ被告株式会社Ｃは，同年９月２８日，訴外株式会社Ｆから，従前，被告株式会社Ｃが訴外株式会社Ｆから賃借していた建物及び機械器具動産一式を７０００万円で購入し，訴外株式会社Ｆが行っていた博多織事業の承継を完了した。
カ被告株式会社Ｃは，平成２２年５月１２日，原告に対し，被告株式会社Ｃの原告への加入を申し込んだが，これに対し，原告は，被告株式会社Ｃが被告標章を用いていることに異議を唱えるとともに，Ｂグループに関するいくつかの質問をしたものの，被告株式会社Ｃの原告への加入を認めなかった。キ平成２３年３月１８日，原告は本件訴えを提起した。
２当事者の主張
（原告の主張）
(1)本件商標と被告標章の類似性


被告標章である「博多帯」は，博多織の帯という意味であり，本件商標である「博多織」と観念的に極めて類似している。そのため，需要者が被告標章を見た場合は，「博多織」の表示がなくても，頭の中で「博多織」の「帯」と連想することになる。また，本件商標と被告標章は，称呼的にも「ハカタオリ（織）」と「ハカタオビ（帯）」では，語尾の「リ」と「ビ」の差異は母音を同じくする語であり，完全に称呼類似の商標である。さらに，本件商標と被告標章は，これらを構成する文字のうち頭の二文字が共通するため，その外観も類似している。
被告らは，一般的な商標類否判断の手法が地域団体商標には適用されないかの如く主張しているが，地域団体商標も商標である以上，一般の商標の対比基準は，そのまま地域団体商標と標章の対比においても適用される。かかる観点から本件商標と被告標章とを対比すると，上記のとおり，称呼上も観念上も外観上も類似している。
(2)地域団体商標の効力が被告株式会社Ｃに及ぶこと被告らは，地域団体商標は普通名称であるから，同商標に自他商品の識別力はなく，同商標が表示しているのは品質表示・産地表示だけであるとして，地域団体商標に係る商標権（以下「地域団体商標権」という。）の効力は，同商標権の権利者である団体に加入していない地域の事業者等（以下「地域内アウトサイダー」という。）には及ばないと主張し，地域団体商標権である本件商標権の効力も地域内アウトサイダーである被告株式会社Ｃには及ばないと主張する。
しかし，本件商標が，原告の組合員の商品であるという意味で具体的出所表示機能があるのは明らかであり，本件商標権の効力について，他の商標権と異なるところは何ら存在しないというべきである。
そもそも，地域団体商標制度は，地域における複数の事業者等が当該地域の特産品に当該地域名と商品等の普通名称を組み合わせた標章を付して販売するような製品等（以下「地域ブランド」という。）についての事業者等の信用の維持を図るとともに，地域ブランドの保護による我が国の産業競争力の強化と地域経済の活性化を図るために平成１７年の商標法改正によって新設された制度であり，商標法３条２項より若干登録要件（識別性要件）を緩和することによって多くの地域ブランドに商標法上の保護を与えようとしたものである。
仮に，本件商標「博多織」が普通名称であるとか，本件商標は自他商品の識別力を有しない商標であるといった被告らの主張が認められるのであれば，何のために，上記のとおり商標法が平成１７年改正において新たに地域団体商標制度を新設して，地域ブランドにつき商標登録を可能にし，商標法によって保護しようとしたのか分からなくなってしまうのであり，地域団体商標制度の趣旨そのものが崩壊してしまうことになる。
そして，上記のとおり，地域団体商標権の効力が他の商標権の効力と何ら異ならない以上，地域団体商標権の効力が，地域団体商標又はその類似する商標を使用している地域内アウトサイダーにも及ぶことは当然であり，地域団体商標権の地域内アウトサイダーに対する効力において，特別に問題となるのは商標法３２条の２が規定する先使用権の問題だけである。この点，被告株式会社Ｃが，被告標章の使用を始めたのは，原告が本件商標の登録を行ってから２年が経過した後であり，被告株式会社Ｃによる被告商標の使用は，商標法３２条の２が規定する先使用には当たらない。
(3)原告が，被告株式会社Ｃの原告への加入を拒むことには正当な理由がある
こと
原告は，被告株式会社Ｃによる原告への加入申出を拒絶しているところ，同拒絶には，以下のとおり正当な理由がある。
第一に，原告は，中小企業団体の組織に関する法律を設立準拠法とする工業組合であり，中小企業が協同することを組合の目的としているところ，巨大企業であるＢグループが原告に加入すると，原告内のパワーバランスが崩れ，原告の民主的な運営が阻害され，中小企事業者の事業の改善，発達という，組合設立の目的が実現しなくなる。次に，原告にＢグループのような巨大企業が加入してしまうと，原告が，独占禁止法の適用除外組合ではなくなり，原告の存在意義そのものが危うくなってしまう。さらに，Ｂグループの販売方法について，従来から悪い評判があり，Ｂグループの原告への加入を認めた場合，原告の社会的信用が失墜し，原告にとって打撃となるおそれがある。被告らは，被告株式会社Ｃは大企業ではないから原告に加入できるはずであるなどと主張するが，被告株式会社Ｃは，Ｂグループ全体の経営管理を行っている被告Ａ株式会社の１００パーセント子会社であり，被告Ａ株式会社と一体となって着物関連事業等を行っている会社であるから，被告株式会社Ｃと被告Ａ株式会社は一体とみるべきであって，被告株式会社Ｃだけを取り上げて中小企業と評価すべきではない。
したがって，原告が，被告株式会社Ｃの原告への加入を拒むことには，正当な理由がある。
(4)不正競争防止法違反について
ア原告商品の商品等表示（以下「原告商品等表示」という。）及び被告商品の商品等表示（以下「被告商品等表示」という。）の類似性原告の組合員は，原告商品等表示として本件商標を用い，被告株式会社Ｃは，被告商品等表示として被告標章を用いているところ，前記(1)のとおり，本件商標と被告標章は類似しているのであるから，原告商品等表示と被告商品等表示もまた類似している。
イ周知性及び著名性
原告商品等表示である本件商標は，地域団体商標として登録されたのであるから，商標法７条の２の要件を満たしていることが明らかであり，したがって，「博多織」の商品等表示については，需要者の間に広く認識されているという周知性を有している。
また，博多織は，１２４１年に宋から帰国した満田彌三右衛門が伝えた織物技術が基礎となって，筑前博多で発達した絹織物であり，江戸時代になって，筑前藩主が将軍家に献上したことから，献上博多帯として，全国的に著名となった織物の商品表示である。
本件商標「博多織」は，福岡県の伝統工芸品として，我が国の和服の需要者層（取引事業者及び一般消費者）の全般にわたって，広く知られており，全国的に著名な商品表示である。
ウ混同のおそれ
原告商品等表示である本件商標と被告商品等表示である被告標章は類似している上，原告商品と被告商品は形態も極めて類似しているのであるから，需要者たる一般消費者は，原告商品と被告商品を混同するおそれが極めて大きい。
エ被告らの不正競争防止法違反行為


被告らは，原告商品等表示として需要者の間に広く認識されている本件商標に類似する被告標章を被告商品等表示として使用し，又は被告商品の販売仲介や被告商品に貼付する証紙などの作成を行って被告商品を混同させたのであるから，このような被告らの行為は不正競争防止法２条１項１号に該当する。
被告らは，原告商品等表示として著名である本件商標に類似する被告標章を被告商品等表示として使用したのであるから，このような被告らの行為は不正競争防止法２条１項２号に該当する。
(5)損害について
ア原告には，被告らの商標法違反行為及び不正競争防止法違反行為によって以下のような損害が生じた。
直接の損害（商標法３８条，不正競争防止法５条）１億０６７７万４０１０円（ただし，平成２１年４月から同２３年２月までのもの）
信用毀損による損害
３０００万円
弁護士費用及び弁理士費用等
１３６７万７４０１円
合計
１億５０４５万１４１１円
イまた，被告らの商標法違反行為及び不正競争防止法違反行為によって，原告はその営業上の信用を棄損されたのであるから，被告らは，原告の営業上の信用を回復するために，別紙３謝罪目録記載の謝罪文を同目録記載の要領で同目録記載の新聞に掲載する義務がある。
（被告らの主張）
(1)商標及び商品等表示の使用ではない
本件商標である「博多織」は地域団体商標として登録されているものの，被告標章である「博多帯」は地域団体商標としては登録されておらず，「博多織製法で織られた帯」・「博多織の帯」の商品群を意味する普通名称以外のなにものでもない。
したがって，このような普通名称の使用が商標の使用（商標法２条３項）に当たることはないし，商標の使用に当たらない以上，商品等表示の使用（不正競争防止法２条１項１号，２号）にも当たらない。
(2)本件商標と被告標章又は原告商品等表示と被告商品等表示の非類似性
ア本件商標と被告標章の非類似性
まず，前提として，本件商標である「博多織」は地域団体商標として登録されたものの識別力はなく，被告標章にいたっては普通名称であるから，一般的な商標の類否判断をすることに意味はないが，一応，原告の主張に沿った形で反論する。
まず，称呼についてであるが，「ハカタオリ」と「ハカタオビ」は末尾において「リ」音と「ビ」音の差異があり，両差異音は母音共通であるものの子音において前者は軽やかな音感のラ行音，後者は鈍い音感の濁音の差異があるばかりか，その抑揚にも顕著な差がある。次に，観念についても，「博多織」は博多織製法で織られた絹織物の意味であり，「博多帯」はそのようにして織られた帯の意味であって「織物」と「帯」の違いがあり，いずれも古来から日本にあって永い歴史の過程で区別して認識されてきた文字であるから，観念的にも同一又は類似ではない。さらに，外観上も，「博多織」と「博多帯」は「織」と「帯」の文字によって十分に区別できる。これら称呼，観念，外観の全体から与えられる印象の差異に加えて，地域ブランドは，永い歴史の過程で特定の商品群を指称する営業名称として認識されてきたものであるから，それに地域団体商標権が設定されたとしても，その類似範囲は制度趣旨に照らして相応に限定されなくてはならないことや，原告商品と被告商品がいずれも高価品であり，需要者において商品を選択する際に相当の注意を払うと考えられることを総合考慮すれば，本件商標と被告標章による出所混同のおそれはなく，これらが非類似であることは明らかであるというべきである。
イ原告商品等表示と被告商品等表示の非類似性
上記アのとおり，本件商標と被告標章が非類似であることに加え，原告商品等表示に用いられる「博多織」の文字と，被告商品等表示に用いられる「博多帯」の文字は書体が異なるから十分に区別可能な上，原告商品には博多織の文字のほか，菱形内に「博多」と書したマーク（菱博多マーク）が常に併記されているところ，菱博多マークは，遅くとも昭和６年には採択されて商標出願されているから，現在までに８０年以上使用されてきたものであり，原告商品等表示と被告商品等表示とは菱博多マークの有無によっても十分に区別可能である。
以上の点を考慮すれば原告商品の帯と被告商品は十分に区別可能であって出所混同のおそれはない。
(3)博多帯は普通名称である
「博多帯」は，広辞苑に「博多織の帯」と掲載されており，「博多織製法によって織られた帯」の意として永い歴史の中で使われてきた普通名称であるから，地域団体商標制度が新設されて「博多織」が登録商標になったからといって突如その使用が禁止されることはない（商標法２６条，不正競争防止法１９条）。
別紙１被告標章目録②及び別紙５被告商品等表示目録②が「普通に用いられる方法」に該当することはいうまでもない。また，帯や和服に証紙を付してその証紙にどこの帯であるかを記すことは一般に行われており，特に商品が帯のように日本の伝統文化に属するものであれば毛筆書体で表示することも一般であるところ，別紙１被告標章目録①及び別紙５被告商品等表示目録①は，事業者が通常用いる書体の域を出ない毛筆書体で「博多帯」と記載した証紙を帯に付して，「二千年伝承」の文字を付記してそれが博多地域で古来から伝承した織り方によって織られた博多帯であることを需要者に発信したものであって，需要者もそれを越えて「誰かの帯である」と認識するものではないから「普通に用いられる方法」に該当する。
地域団体商標制度は，地域内事業者に地域外事業者を排除する権利を与えた制度であるから，地域内事業者が固有の製法で生産した商品である限り基本的にはその使用を認めるべきである。
最後に，一般に地域団体商標と商標法２６条の問題は，地域内アウトサイダーが地域団体商標そのものを使用した場合に論じられている。すなわち，登録商標であるとともに普通名称でもある表示の使用が商標法２６条該当として許されるかの問題として論じられている。しかるに，本件は地域団体商標ではない「博多帯」を使用したケースであるから，商標法２６条が該当することは当然のことである。
(4)権利濫用


被告株式会社Ｃは，以下のとおり，その販売する帯に本件商標「博多織」を使用できるのに，原告は，被告株式会社Ｃに対して，被告株式会社Ｃが本件商標ないしこれに類似する標章を使用することは，商標法及び不正競争防止法違反の行為であり，これについては刑事罰も定められていること，また，同使用の事実が判明した場合は，法的措置を行う旨の警告を行うなどの虚偽の説明及び警告をし，被告株式会社Ｃの営業を妨害した。これによって，被告株式会社Ｃは，やむなく当面は「博多織」の使用を控えて「博多帯」の表示を使用することとしたものであるから，原告の被告らに対する「博多帯」の使用中止の請求は権利の濫用である。
被告株式会社Ｃが，「博多織」を使用することができる理由は以下のとおりである。
ア訴外株式会社Ｆから原告の組合員の地位を承継
被告株式会社Ｃは，訴外株式会社Ｆから同社の営業一切を承継し営業承継に伴って営業の一要素たる組合員資格も承継した。このように被告株式会社Ｃは原告の組合員であるから，本件商標を使用することができる（商標法３１条の２第１項）。
なお，原告は，前記前提事実(3)ウのとおり，訴外株式会社Ｆに対し，組合員資格の喪失通知を発したが，清算段階で組合員資格を喪失する法的根拠はなく上記通知は無効である。
イ訴外株式会社Ｆから先使用権承継
訴外株式会社Ｆは，昭和３０年代に原告に加入する以前から，福岡県Ｇ区ないしＨ市において，不正競争の目的なく，継続して，その製造する帯を本件商標「博多織」が表示された証紙を付して販売しており，これはその後本件商標につき商標登録がなされた後も同様であった。被告株式会社Ｃは，清算会社となった訴外株式会社Ｆから同社の営業一切を承継したが，原告から商標権等侵害の警告を受けたために，当面は本件商標の使用をとりやめて，被告標章の使用に変更したものの，さらに原告と交渉して近い将来は原告に加入して本件商標の使用を再開する意思でいた。被告株式会社Ｃが本件商標の使用を中断した期間はわずか２年強にすぎない。
したがって，被告株式会社Ｃは，本件商標につき，業務承継者として先使用権を有する（商標法３２条の２，不正競争防止法１９条１項３号，４号）。ウ原告による被告株式会社Ｃの原告加入拒否の無効本件商標は，原告が自由加入組合であることを条件に登録されたものであるのに，原告は正当な理由がないのに被告株式会社Ｃの加入を拒否し，同被告に本件商標「博多織」を使用する権利を与えない。かかる原告の行為は原告の設立の準拠法である「中小企業団体の組織に関する法律」７条１項２号に違反するばかりか，「博多織」のビジネスから被告株式会社Ｃを不当に排除して地域団体商標制度の根幹をないがしろにするものである。したがって，原告による被告株式会社Ｃの原告への加入拒否は無効であり，被告株式会社Ｃは原告の組合員たる地位に基づいて本件商標を使用できる。
原告は，被告株式会社Ｃと被告Ａ株式会社は実質的に一体であるから，被告株式会社Ｃが大企業であると主張するが，被告株式会社Ｃは，中小企業団体の組織に関する法律５条が規定する中小企業であり，そこで実質的云々という判断基準を持ち出すことは法的安定性・予測可能性を損なうものであるから相当ではない。
(5)損害について
争う
第３当裁判所の判断
１本件商標権の効力について
(1)平成１７年商標法改正による地域団体商標制度の新設地域における複数の事業者等が，当該地域の特産品に，当該地域名と商品等の普通名称を組み合わせた標章を付して商品を売り出すことがあるが，従前，このような標章については原則として商標登録を行うことができず（商標法３条１項３号），同標章について，商標登録を受けるためには，それが特定の出所を示すものとして需要者に認識される必要があった。しかし，上記のような地域ブランドが，商標法３条２項が規定する識別性の要件を充足することは困難なことが多く，そのような識別性を獲得するまでの間，他の地域の事業者等が地域ブランドの名称を便乗使用することを排除できないなど弊害が多かったことから，地域産業の振興の観点から，上記商標法３条２項が規定する識別性を獲得する以前の地域ブランドについて，所定の要件の下で特別の商標登録ができるように，平成１７年の商標法改正によって新たに規定を設けたのが地域団体商標の制度である（甲２６，２７，弁論の全趣旨）
また，このように地域団体商標は，地域ブランド保護という目的を有するものであるから，地域ブランドに係る商品等を販売する地域事業者全体のための制度であり，地域ブランドに係る商品等を販売する特定の事業者のための制度ではない。そのため，商標法７条の２第１項は，地域団体商標の商標登録を受けることができる者を自由加入が保障された団体に限定したと解することができる。
(2)地域団体商標の効力と商標法２６条の適用関係一方で，地域団体商標は，商標法７条の２第１項が規定するところから明らかなとおり，地域の名称及び商品等の普通名称等のみからなる商標であるため，これに対する商標法２６条１項２号又は３号の適用が問題になるところ，商標法には，地域団体商標に関して商標法２６条の適用に関する特別な規定は存在しない。そして，従来，地域団体商標のような商標につき原則として商標登録が認められなかったのは，同商標が，当該地域において当該商品の生産・販売，役務の提供等を行う者が広く使用を欲する商標であり一事業者による独占に適さない等の理由によるものであるから，地域団体商標が商標登録された場合においても，地域団体商標権の効力が他の事業者による取引上必要な表示に対して過度に及ばないようにする必要がある。
もっとも，地域団体商標又はその類似する商標について，当該地域以外の事業者が自らの商品の産地又は商品の内容の表示として使用しなければならないといった事態は通常想定できないから（仮にこのようなことが行われる場合は産地偽装となる。），上記のような問題は地域内アウトサイダーとの関係において生じることになる。すなわち，地域内アウトサイダーが，自身が製造・販売する商品等の産地や同商品等の一般的名称など取引に必要な表示を全く付せなくなれば，営業活動が過度に制約されるおそれがあり，また，上記のような取引上必要な表示についてまで，これを付すことを禁止することは，同じ地域ブランド事業を行っている事業者のうち，地域団体商標権者たる団体に加入している者とそうでない地域内アウトサイダーを不当に競争において差別することになるから相当ではないし，地域ブランドが識別性を獲得するまでの間，他の地域の事業者等が地域ブランドの名称を便乗使用することの排除を容易にすることによって地域ブランドを保護しようとした地域団体商標制度新設の趣旨からしても過剰な規制である。


そうすると，地域団体商標として登録された商標についても，商標法２６条１項２号又は３号が適用されるというべきであり，地域内アウトサイダーが，自身の製造・販売する商品等の産地及びその一般名称からなる当該地域団体商標又はその類似の標章を上記商品等に付して使用する限りは，それは主として取引に必要な産地や商品等の種類の表示であると評価することができるから，同使用は商標法２６条１項２号又は３号に該当するものとして許されるというべきである。
なお，商標法は，地域団体商標については，原則として，地域ブランドを代表しうる団体に同商標に係る商標権を独占させると同時に，当該団体への自由加入を保障しているのであるから，地域団体商標として登録された商標の使用を希望する地域の事業者においては，できる限り上記団体へ加入した上，これを使用することが望ましいが，何らかの事情で団体への加入が制限され，または，自らの判断で団体へ加入しない場合であっても，上記のとおり，普通に用いられる方法で当該地域団体商標ないしこれに類似する標章を使用することは妨げられないというべきである。
(3)被告株式会社Ｃによる被告標章使用の商標法２６条１項２号該当性本件においては，福岡県の事業者であり博多織製法によって織られた織物から造られた帯を製造・販売している地域内アウトサイダーである被告株式会社Ｃが「博多帯」という地域名及び商品の普通名称からなる被告標章を自らの商品に付しているものであり，そのような被告標章の使用は，主として，取引上必要な情報である自らの産地及び帯の製法等を表すためのものであると認めることができるから，商標法２６条１項２号に該当するものとして許される。そして，被告株式会社Ｃによる被告標章の使用が許される以上，被告商品の販売仲介や被告商品に貼付する証紙の作成などを行っている他の被告らの行為も同様に許される。
原告は，被告株式会社Ｃによる被告標章の使用は，自他商品の識別機能を発揮する態様のものであるとして，商標法２６条１項２号の適用はないなどと主張するが，地域内アウトサイダーが自らの商品等の産地及び同商品等の一般名称からなる商標を商品等に付した場合は，例えば地域団体商標権者が使用している特有のロゴ等を用いているなどの事情がある場合を除いて，同表示は，自身の商品等の産地や種類を表すための取引上必要な表示として商標法２６条１項２号に該当するというべきところ，本件においては特有のロゴ等が同一であるといった事情は認められないのであるから，原告の主張は理由がない。(4)被告株式会社Ｃの被告標章使用の不正競争防止法１９条１項１号該当性本件において，原告が不正競争防止法２条１項１号又は２号違反であると主張するのは，被告株式会社Ｃが被告商品等表示として被告標章を使用すること及びその他被告らによるその被告商品の販売仲介や貼付する証紙の作成等の行為であるところ，被告株式会社Ｃによる被告標章の使用が，取引上必要な情報である自らの産地及び帯の製法等を表すためのものと評価できることは前記(3)記載のとおりであるから，同使用は，商品の普通名称を普通に用いられる方法で使用しているものであるといえ，不正競争防止法１９条１項１号に該当するものであるとして許される。そして，被告株式会社Ｃによる被告標章の使用が許される以上，被告商品の販売仲介や被告商品に貼付する証紙の作成などを行っている他の被告らの行為も同様に許される。
２権利濫用
なお，本件の経緯に鑑み，権利濫用に係る被告らの主張についても検討する。本件商標である「博多織」については，前記前提事実(3)アのとおり，原告が同商標について地域団体商標の登録を受ける以前から，訴外株式会社Ｆが同商標を使用し，原告が同商標について商標登録を受けた後においても，訴外株式会社Ｆは同商標を継続して使用したものであるところ，前記前提事実(3)イないしカのとおり，被告株式会社Ｃは，訴外株式会社Ｆから博多織事業の譲渡を受けたものであるから，被告株式会社Ｃは，商標法３２条の２第１項に基づいて本件商標を使用する権利を有していた者である。
もっとも，被告株式会社Ｃは，現在本件商標を使用しておらず，被告標章を使用しているものであるから，被告標章の使用が，直ちに商標法３２条の２に基づくものであるということはできない。しかしながら，被告株式会社Ｃが，本来は使用できるはずの本件商標を使用せず，被告標章の使用を始めたのは，前記前提事実記載(3)ウ及びエのとおり，原告から本件商標使用につき警告を受けたため，次善の策として被告標章を使用したものであると認められる（弁論の全趣旨）。
したがって，被告株式会社Ｃが被告標章を使用するに至った上記経緯に照らすと，原告が，被告株式会社Ｃによる被告標章の使用又は他の被告らによる被告商品の販売仲介や被告商品に貼付する証紙の作成等の行為に対して損害賠償等の法的措置を求めることは権利の濫用であるといわざるを得ない。３よって，原告の請求は，その余を判断するまでもなく，いずれも理由がないから棄却することとし，主文のとおり判決する。
福岡地方裁判所第６民事部
裁判長裁判官      山之内     紀   行
裁判官            前田郁   勝
裁判官            林   漢瑛


平成２５年２月２０日判決言渡
平成２４年（行コ）第１０００７号特許料納付書却下処分取消請求控訴事件（原審東京地方裁判所平成２３年（行ウ）第４４３号）
口頭弁論終結日平成２５年１月１６日
判                        決控訴人（第１   審原告）               宇部興   産株式   会社訴訟代   理人弁   護士               細      谷      義      徳同                                  鈴      木      健      文補佐人   弁理士                柳      橋      泰      雄同                                  山      村      大      介同                                  伊      藤      佐保    子被控訴人（第１審被告）              国
代表者   法務大   臣
処分行   政庁               特許庁   長官指定代   理人               二本    松      裕      子同                                  髙      岡      誠      司同                                  佐      藤      一      行同                                  上      田      智      子同                                  河      原      研      治
主文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２特許番号第１８２１３６０号の特許権に係る第１７年分特許料納付書について，特許庁長官がした平成２２年８月２日付け手続却下処分を取り消す。３訴訟費用は，第１，２審を通じて，被控訴人（第１審被告）の負担とする。
第２事案の概要
以下，控訴人（第１審原告）を「控訴人」，被控訴人（第１審被告）を「被控訴人」といい，原判決を引用する場合，原判決中に「原告」とあるのを「控訴人」と，「被告」とあるのを「被控訴人」とそれぞれ読み替える。また，略語は，原判決と同様のものを用いる。
１概要及び経過
本件は，控訴人が，本件特許権の第１７年分特許料の追納期間経過後に本件特許料等納付書を提出して特許料及び割増特許料（本件特許料等）の納付手続をしたのに対し，特許庁長官が同納付書を却下する処分（本件却下処分）をしたことについて，控訴人が，上記追納期間に本件特許料等を納付することができなかったことには控訴人の責めに帰することができない理由があると主張し，本件却下処分の取消しを求めた事案である。
原判決は，控訴人が追納期限である平成２１年１１月２０日までに本件特許料等を納付しなかったことに関し，控訴人の責めに帰することができない理由があるとは認められない旨判断し，本件特許料等納付書を，特許法１１２条の２（平成２３年法律第６３号による改正前の特許法１１２条の２をいう。以下同様。）第１項所定の要件をみたす追納と認めることはできず，本件却下処分に取り消すべき違法はないとして，控訴人の請求を棄却した。控訴人は，これを不服として控訴し，控訴の趣旨記載の判決を求めた。
２前提事実，争点及び争点に対する当事者の主張
次のとおり付加，訂正するほかは，原判決の「事実及び理由」欄第２の１ないし３（原判決２頁１０行目から１６頁２４行目）のとおりであるから，これを引用する。
原判決７頁４行目の「しかし，」から８行目の「仕組みとなっていた。」までを，「しかし，控訴人新システムにおいては，次のようなシステム上の瑕疵（仕様変更）があった。すなわち，控訴人旧システムでは，延長登録出願については，延長される元案件の特許を親案件とする子案件としてシステム上登録され，子案件に必要な情報が入力されれば，親案件の権利満了日に自動的に延長登録が反映され，正しく表示されるので，親案件の特許料の納付管理には，親案件に反映され表示される権利満了日を利用していたが，控訴人新システムへの移行後は，控訴人旧システムを利用していたときに子案件の延長期間の入力により親案件における権利満了日の表示が期間延長を反映していても，これとは別に親案件の「延長年月日」欄に延長期間のデータを入力しなければ，次回納付期限及びその有無は延長前のデータを用いて判定されることとなった。控訴人新システムでは，親案件の権利満了日欄は，単なる表示の意味しかなく，特許料納付を管理し，次回納付期限等の判定に用いられる権利満了日は，内部データとしてのみ存在し，ＭＣ５の権利満了日欄を含め一切表示されない上，権利満了日欄に表示されている権利満了日と，特許料納付管理に用いる権利満了日との間に齟齬があっても，何らの警告もされないのである。」と改める。
第３当裁判所の判断
１当裁判所は，控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は，次のとおり付加，訂正するほかは，原判決の「事実及び理由」欄第３の１ないし３（原判決１６頁２６行目から２７頁４行目）のとおりであるから，これを引用する。(1)原判決１９頁２１行目から２０頁２行目までを削り，行を改めて，次のとおり付加する。
「そして，控訴人主張の瑕疵（仕様変更）の内容は，次のようなものである。すなわち，控訴人旧システムでは，延長登録出願については，子案件に必要な情報が入力されれば，親案件の権利満了日に自動的に延長登録が反映され，正しく表示されるので，親案件の特許料の納付管理には，親案件に反映され表示される権利満了日を利用していた。しかし，控訴人新システムでは，控訴人旧システムを利用していたときに子案件の延長期間の入力により親案件における権利満了日の表示が期間延長を反映していても，これとは別に親案件の「延長年月日」欄に延長期間のデータを入力しなければ，次回納付期限及びその有無は延長前のデータを用いて判定されることとなり，親案件の権利満了日欄は，単なる表示の意味しかなく，特許料納付を管理し，次回納付期限等の判定に用いられる権利満了日は，内部データとしてのみ存在し，ＭＣ５の権利満了日欄を含め一切表示されない上，権利満了日欄に表示されている権利満了日と，特許料納付管理に用いる権利満了日との間に齟齬があっても，何らの警告もされないというものである。」


(2)原判決２３頁２４行目から２４頁２６行目までを削り，行を改めて，次のとおり付加する。ｅ   この点，控訴人は，本件特許の第１７年分特許料納付期限が設定されなかった理由について，次のように主張する。すなわち，控訴人旧システムを利用していたときに子案件への延長期間の入力により，親案件における権利満了日の表示が期間延長を反映していたとしても，控訴人新システムへの移行後は，別途，親案件の「延長年月日」欄に延長期間を入力しない限り，次回納付期限及びその有無は延長前のデータを用いて判定され，親案件の権利満了日欄は見かけ上，延長後の権利満了日が表示されるものの，特許料納付を管理し，次回納付期限等の判定に用いられる権利満了日はＭＣ５の権利満了日欄を含め一切表示されない上，権利満了日欄に表示されている権利満了日と特許料納付管理に用いる権利満了日との間に齟齬があっても，何らの警告もされないという控訴人新システムの瑕疵（仕様変更）が存在した。しかも，控訴人は，日立から，延長登録されている特許については親案件の「延長年月日」欄に別途データを入力しなければ延長登録が反映されない旨の説明を受けなかったことから，ＭＣ５への以降作業だけでは延長登録されている特許の特許料納付管理上，延長期間が反映されないことを知ることができず，本件移行後に，別途，親案件の「延長年月日」欄にデータを入力しなかったため，本件特許が，ＭＣ５の特許料納付管理上は延長登録のないものとして取り扱われてしまったというのである。
しかし，控訴人の主張によれば，控訴人旧システムでは，延長登録出願については，子案件に必要な情報が入力されれば，親案件の権利満了日に自動的に延長登録が反映され，正しく表示されるので，親案件の特許料の納付管理には，親案件に反映され表示される権利満了日を利用していたというのであるから，控訴人旧システムにおいて，子案件に必要な情報が入力されれば，自動的に親案件の「期間延長期間」のデータに反映されることが推認される。そして，控訴人の主張によれば，本件特許に関しては，控訴人旧システムにおいて本件特許の子案件に延長期間が入力され，親案件及び子案件ともに本件特許の満了日は平成２５年７月１５日と表示されていたというのであり，また，本件移行作業に当たり，控訴人旧システムの「期間延長期間」のデータは，控訴人新システムの「延長年月日」欄に移行されることが予定されていた（甲１２の添付資料１「移行対応表」８頁の項番号２５）のであるから，控訴人旧システムにおいて子案件への入力を反映した本件特許の親案件の「期間延長期間」データも，控訴人新システムにおける本件特許の親案件の「延長年月日」欄に移行されることが予定されていたことも推認できる。そうすると，本来の控訴人旧システム及び控訴人新システムの仕組みと本件移行作業の予定に基づくならば，控訴人新システムへの移行後，別途，親案件の「延長年月日」欄に延長期間を入力しなくとも，本件特許は，ＭＣ５の特許料納付管理上は延長登録があるものとして取り扱われ，次回納付期限及びその有無は延長後のデータを用いて判定されることになると考えられる。
(ｴ)したがって，控訴人新システムに控訴人主張の仕様変更があったとしても，それが瑕疵に当たるということはできず，当該仕様変更に起因して，本件特許につき，第１６年分特許料納付により特許料を完納した旨のコードが設定され，次回納付期限日（第１７年分特許料納付期限）が設定されないとの事態が発生したとも認められない。そして，このほかに，控訴人新システムにおける特許料完納の判定方法や，延長期間の入力方法等に関し，証拠（甲７ないし１０，１２，１４）上，システム上の瑕疵又は不具合を認定することはできない。」
２小括
以上（原判決引用部分を含む。）によれば，要するに，控訴人新システムに，システム上の瑕疵又は不具合は認められず，また，本件において，本件特許の第１６年分特許料の納付により，完納コードが「完納」に設定され，第１７年分の特許料納付期限が設定されなかった原因を明確に特定するに足りる立証はなく，上記原因が特定されない以上，控訴人が，上記原因に関し，通常の注意力を有する当事者が通常期待される注意を尽くしたこと及び上記原因が上記注意にもかかわらず避けることができないものと認められる事由に当たることを認めるに足りる主張及び立証もないものといわざるを得ない。そして，控訴人は，自己の自由な判断に基づいて本件移行作業を第三者に委託し，受託した日立情報システムズは，控訴人に対し，作業の各段階において文書で作業内容を報告していたというのであるから，仮に，受託者の過失に起因して本件移行作業に問題が生じ，控訴人が追納期間に本件特許料等を納付することができなかったとしても，当該過失は控訴人側で生じたものというべきであり，いずれにしても，特許法１１２条の２第１項所定の「その責めに帰することができない理由」があるとはいえない。
したがって，控訴人の請求は理由がなく，その請求を棄却した原判決は正当である。控訴人は，他にも縷々主張するが，いずれも採用の限りでない。
第４結論
よって，本件控訴を棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
芝      田      俊      文
裁判官
岡      本              岳
裁判官
武      宮      英      子


平成２６年１月２９日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２５年（ネ）第１００７２号特許権侵害差止等請求控訴事件原審・大阪地方裁判所平成２３年（ワ）第１０５９０号
口頭弁論終結日平成２５年１２月１９日
判        決
控訴人          共進産   業株式   会社訴訟代   理人弁   護士         藏冨恒   彦同                        石井雄   介補佐人   弁理士          松波祥   文被控訴   人        ジャパンレントオール株式会社被控訴   人        ジャパ   ンイベ   ント
プロダ   クツ株   式会社
上記両名訴訟代理人弁護士澤   田   恒
同                        中上幹   雄同                        森   崇志同                        太田悠   子同                        橋    淳訴訟代   理人弁   理士         石井久   夫
主        文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人ジャパンレントオール株式会社は，原判決別紙物件目録記載の製品を製造し，輸入し，貸渡してはならない。

３被控訴人ジャパンイベントプロダクツ株式会社は，原判決別紙物件目録記載の製品を製造し，輸入し，販売してはならない。
４被控訴人らは，原判決別紙物件目録記載の製品又は半製品を廃棄せよ。５被控訴人ジャパンレントオール株式会社は，控訴人に対し，４５０万円及びこれに対する平成２３年９月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。６被控訴人ジャパンイベントプロダクツ株式会社は，控訴人に対し，２７０万円及びこれに対する平成２３年９月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要（略称は，原判決に従う。）
１本件は，控訴人が，被控訴人らに対し，本件特許権に基づき，原判決別紙物件目録記載の被告製品の製造・輸入等の差止め，同製品及びその半製品の廃棄を求めるとともに，特許権侵害の不法行為に基づき，被控訴人ジャパンレントオールに対しては４５０万円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２３年９月１６日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金，被控訴人ジャパンイベントプロダクツに対しては２７０万円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２３年９月１６日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は，被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属するとは認められないとして，控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで，原判決を不服として，控訴人が控訴したものである。
２前提事実及び争点は，原判決の「事案の概要」の１及び３に記載のとおりであるから，これを引用する。
第３争点に関する当事者の主張
１争点に関する当事者の主張は，後記２のとおり付加するほかは，原判決の「争点に対する当事者の主張」の１ないし７に記載のとおりであるから，これを引用する。

２当審における主張
争点１（被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属するか）について
〔控訴人の主張〕
(1)原判決のうち，被告製品が本件特許発明の構成要件Ａ及びＤないしＨまでを各充足することは明らかであるとした点は正当である。(2)被告製品は，次のとおり，構成要件Ｃを充足する。
ア「緊密に挿嵌」の解釈について
本件特許に係る特許無効審判の請求不成立審決（甲１２）について，その請求人である被控訴人ジャパンレントオールが知的財産高等裁判所に提起した審決取消訴訟の平成２５年５月２９日付け判決（甲１３。以下「本件判決」という。）は，本件特許発明について，「嵌合突起８と嵌合孔１０の作用により，掛止部１２ｂを前記スリット９に挿通させて，斜面ａの締め付けを開始する時点から脚部２の回転軸の位置決めを行うことができるとの効果及び掛止部１２ｂが斜面ａを次第に締め付けることにより，前固定部４と被固定部５とが強固に掛合されるという効果が生じる」として，「嵌合突起８と嵌合孔１０は，そのような位置決めが可能な程度の緊密さで挿嵌されていることが必要である」と判断した。すなわち，本件判決は，「緊密に挿嵌」の解釈について，脚部２の回転軸の位置決め効果を実現可能な程度の緊密さを要求しているにすぎない。
原判決も，本件判決と同様，「緊密に挿嵌」の技術的意義が，脚部２の回動開始時から脚部２の回転軸の位置決めを行うことができる点であることを認めているものの，本件判決と異なり，「緊密に挿嵌」が嵌合突起８の外周面と嵌合孔１０の内周面に隙間がないことを意味すると解することは，このような「緊密に挿嵌」の技術的意義と整合的であるなどとして，嵌合突起８の外周面と嵌合孔１０の内周面との隙間を許容していない。
しかし，そもそも，原判決は，前記のとおり，「緊密に挿嵌」の技術的意義は，脚部２の回転軸の位置決めを行うことができる点にあるとし，「緊密に挿嵌」され


ることは，その「緊密」さゆえに，斜面ａの締付けを開始する時点から，脚部２の回転軸の位置決めを行い，「次第に締め付ける」との作用効果を実現するものであると解釈しているのであるから，このような解釈を前提とすれば，「緊密に挿嵌」における「緊密」の意義は，脚部２の回転軸の位置決め効果を発揮し得る程度の緊密さであると解するのが論理的であるし，技術的意義に合致するものである。ところが，原判決は，「嵌合突起８の外周面と嵌合孔１０の内周面に隙間がない」ことのみが「緊密」であると解釈し，これが「緊密に挿嵌」の技術的意義とも整合的であると判断しているのであり，原判決のかかる判断は，論理的に飛躍したものであるし，「緊密に挿嵌」の技術的意義とも全く整合しないものである。また，原判決は，その一方で，「若干の隙間があるにとどまる場合を除外するものではない」などと，「緊密に挿嵌」が嵌合突起８の外周面と嵌合孔１０の内周面に隙間がないことを意味するとの解釈と矛盾した判断も示している。さらに，原判決は，本件明細書記載の実施例において嵌合突起８の外周面と嵌合孔１０の内周面に隙間がないことは，原判決の解釈の相当性を裏付けるものと説示しているが，これは，「緊密に挿嵌」の一例として隙間がないような実施例が記載されているにすぎず，「緊密に挿嵌」が嵌合突起８の外周面と嵌合孔１０の内周面に隙間がないことを意味するとの解釈を何ら裏付けるものではない。以上のとおり，構成要件Ｃにいう「緊密に挿嵌」とは，「嵌合突起８の外周面と嵌合孔１０の内周面に隙間がないこと」であるとした原判決の判断は，本件特許発明の技術的意義を正しく理解しないものであり，かつ，論理的にも飛躍した解釈であって，その誤りは明らかである。構成要件Ｃにいう「緊密に挿嵌」とは，本件判決において説示されたとおり，「脚部２の回転軸の位置決め効果を実現可能な程度の緊密さで挿嵌されていること」を指すものというべきである。
イ被告製品の充足性について
原判決は，「緊密に挿嵌」が，「嵌合突起８の外周面と嵌合孔１０の内周面に隙間がないこと」であるとの解釈を前提に，被告製品の嵌合孔１０の内径は，嵌合突

起８の付け根部分の外径とを比較すると約２．６ｍｍ大きいことから，必要以上の隙間があるといわざるを得ないとし，そうすると，締め付けを開始する時点から，脚部２の回転軸の位置決めを行うという作用効果を奏しているとはいえないとして，被告製品は構成要件Ｃを充足しないと判断した。
しかし，前記のとおり，「緊密に挿嵌」とは，脚部２の回転軸の位置決め効果を実現可能な程度の緊密さで挿嵌されていることを指すものである。したがって，仮に，嵌合孔１０の内径が嵌合突起８の付け根部分の外径と比較して約２．６ｍｍ程度の隙間があろうと，当該位置決め効果が実現される限りは，「緊密に挿嵌」を充足するものである。
そして，現に，被告製品は，本件特許発明が目的とする固定部４と被固定部５を強固に掛合させるという作用効果を十全に発揮している。これは，被告製品の嵌合孔１０と嵌合突起８とが，緊密に挿嵌され，回転軸の位置が決定されているからにほかならない。
ウよって，被告製品が構成要件Ｃを充足することは明らかである。
〔被控訴人らの主張〕
(1)構成要件Ｃの充足性について
控訴人は，構成要件Ｃにいう「緊密に挿嵌」とは，「脚部２の回転軸の位置決め効果を実現可能な程度の緊密さで挿嵌されている」ことを指すものであり，「嵌合突起８の外周面と嵌合孔１０の内周面に隙間がないこと」を意味するものではないとした上で，被告製品は本件特許発明の目的である「固定部４と被固定部５」とを強固に係合させるという作用効果を奏しているから，構成要件Ｃを充足するものであると主張する。
しかし，次のとおり，控訴人の主張は，失当である。
アそもそも，「緊密に挿嵌」が「嵌合突起８の外周面と嵌合孔１０の内周面に隙間がないこと」を意味するとの主張は，控訴人自身が，特許無効審判において，本件特許の無効理由（進歩性欠如）を回避し，特許性を維持するために行った主張

であり，特許庁はこの主張に依拠して本件特許発明の特許性を維持する審決を行ったものである。
一般に，侵害訴訟において，権利の有効性に関する手続である無効審判において行った主張と矛盾する主張を行うことは，禁反言の法理（信義則）に反し，許されないものであるところ，本訴における控訴人の上記主張は，特許無効審判における主張と正に矛盾するものであり，そのような主張は許されない。したがって，控訴人の主張は，その前提を欠くものであるから，誤りである。また，この点を措くとしても，構成要件の用語の解釈に際して，権利の有効性に関する手続である特許無効審判における特許権者の陳述内容を参照すべきことは当然であり，また，「緊密」という用語の通常の意味に照らしても，構成要件Ｃにいう「緊密に挿嵌」とは，「嵌合突起８の外周面と嵌合孔１０の内周面に回動のために必要とされるもの以上の隙間がないこと」を意味するものと解釈すべきである。これを技術的にみても，「嵌合突起８の外周面と嵌合孔１０の内周面に回動のために必要とされるもの以上の隙間」が存在する場合には，締め付け開始時点において，脚部２の回転軸の位置は「ずれる」のであるから，そもそも，「脚部２の回転軸の位置決め効果を実現可能な程度の緊密さで挿嵌されている」ということはできない。
以上によれば，原判決の解釈は正当であって，控訴人の上記主張は失当である。イ仮に，構成要件Ｃにいう「緊密に挿嵌」とは，「脚部２の回転軸の位置決め効果を実現可能な程度の緊密さで挿嵌されている」ことを指すものと解釈するとしても，被告製品は，「脚部２の回転軸の位置決め効果を実現可能な程度の緊密さで挿嵌されている」という構成を備えないから，被告製品は構成要件Ｃを充足しない。すなわち，被告製品には，原判決が認定したとおりの隙間があるから，締め付け開始時点においては，脚部２の回転軸の位置は「ずれる」のであり，「締め付けを開始する時点から，脚部２の回転軸の位置決めを行う」という作用効果を奏しているものではない。


平成２４年１１月１５日判決言渡
平成２４年（行ケ）第１００６７号審決取消請求事件
平成２４年８月２８日口頭弁論終結
判                決
原告         株式会   社オー   ク
訴訟代理人弁護士        佐      藤      歳      二同                      菱      田      健      次同                      菱      田      基和    代同                      松      村      信      夫同                      塩      田      千恵    子同                      坂      本              優同                      藤      原      正      樹同                      永      田      貴      久被            告        財団法人日本漢字能力検定協会訴訟代理人弁護士        中      務      尚      子同                      山      田      威一    郎
主                文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が無効２０１０－８９００２５号事件について平成２４年１月１９日にした審決を取り消す。
第２当事者間において争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
原告は，別紙商標目録記載のとおり，白色（縁取りは黒色）の正方形を左側に，黒色の正方形を右側に配置して，全体を横長の矩形とし，上記白色の正方形内に黒色で「漢」の文字を，上記黒色の正方形内に白色で「検」の文字を表してなる部分と，「漢字資料館」の文字を横書きに表してなる部分とからなる商標（以下「本件商標」という。）の商標権者である。被告は，平成２２年３月３１日，特許庁に対し，本件商標登録の無効審判（無効２０１０－８９００２５号事件）を請求した。特許庁は，平成２４年１月１９日，「登録第４５５７７５１号の登録を無効とする。」との審決をし，その謄本は同月２６日に原告に送達された。
２審決の理由
審決の理由は，別紙審決書写しのとおりである。要するに，本件商標は，商標法４条１項７号に違反して設定登録されたものとは認められないが，原告から被告に対し本件商標の使用差止請求が行われた平成２３年３月１７日，同条項に該当するものとなったものであり，同法４６条１項５号により無効とすべきものである，というものである。
第３当事者の主張
１審決の取消事由に関する原告の主張
本件商標には，以下のとおり，後発的無効事由としての公序良俗違反は存在せず，審決は取り消されるべきである。
(1)商標法４条１項７号は，社会公共の利益又は一般的道徳観念を害するおそれのある商標の登録を阻止することを目的としているところ，商標の構成自体に公序良俗違反のない商標が同条項に該当するのは，その登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあり，登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に限られるものというべきである。また，商標法４６条１項５号は，商標登録後といえども，当該商標が同法４条１項７号に掲げる事由に該当する場合には，当該商標を無効とすることができると規定しているところ，商標法４条１項６号，１９号が後発的無効事由とされていないことに照らすと，後発的無効事由としての公序良俗違反は，商標の構成自体に公序良俗違反があ場合に限られるか，少なくとも査定時の判断基準より限定して解釈すべきであり，同法４条１項１９号の「不正の目的」（不正の利益を得る目的，他人に損害を加える目的，その他の不正の目的）より高い悪性が商標権者に存し，登録を維持することが著しく社会的妥当性を欠き，商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合，又は，新たな法令や条約に基づく規制等ないしこれと同視できる社会状況の変化により，公益に反することとなった場合に限られるというべきである。
なお，商標法４６条１項５号については，過去の一時期において当該無効事由に該当する事実が存在したとしても，審判手続における審理終結通知までに当該無効事由が消滅した場合には，当該商標を無効とすることはできないというべきである。(2)本件商標の後発的無効を基礎付ける事情の不存在審決は，原告が，①被告の運営に関し，マスコミからの指摘や文部科学省からの行政指導などを受け，公的資格を利用する受検者やその受け入れ先となる学校や企業などに対し，社会的混乱を生じさせたこと，②被告に対し，本件商標の使用の差止めを求めたこと，③将来的に本件商標を使用する意思があるとして，被告への譲渡を考えていないことなどは，社会通念に照らして著しく妥当性を欠き，公益を害すると認定，判断する。しかし，審決には，以下のとおり，事実誤認ないし評価の誤りがある。   信用の失墜及びこれに伴う社会的混乱漢字能力検定事業に関して被告に多額の利益が生じていること，これに関して被告に対して文部科学省から改善指導があったこと，漢字能力検定に関する商標を原告が有することなどの報道はあったが，原告が漢字能力検定に関する商標を有することを非難するような報道はなされていない。また，原告とＡ及びＢとは別人格であり，同人らが起訴されたことにより被告に悪印象が生じたとしても，原告はその責めを負わない。
したがって，被告の運営に関し，マスコミからの指摘や文部科学省からの行政指導などを受けたことは，後発的無効事由としての公序良俗違反の理由とはならない。
イ本件商標の使用差止請求訴訟の提起
原告は，本件商標について，被告との間で，黙示の使用許諾契約を締結していたところ，被告から上記仮差押え，損害賠償請求訴訟の提起，本件商標等の無効審判請求を受けたため，上記使用許諾契約を解除して，本件商標の使用差止請求訴訟を提起したものであるが，商標権者が侵害者に対して権利行使ができることは当然である。
したがって，原告の被告に対する本件商標の使用差止請求訴訟の提起は，後発的無効事由としての公序良俗違反の理由とはならない。
ウ被告に対する商標権譲渡の意思
被告は，原告に対し，本件商標を含む４５件の商標について，権利の取得・維持に要した実費相当額として，１３４６万３７９９円で譲渡を申し入れた。しかし，被告から原告に対し，本件商標等の譲渡の申入れがされた当時，原告の当時の代表取締役Ａ及び当時の取締役Ｂは，逮捕勾留中であった。また，被告は，原告やＡらの財産に対して仮差押えをし，原告に賃料及び書籍の売掛金を支払わず，原告らに対して合計２７億円の損害賠償請求訴訟を提起した。このような状況において，原告は，上記譲渡金額の算定根拠が不明確であることから，本件商標等の被告への譲渡を拒絶したものである。


さらに，原告は，本件訴訟を含む原被告間で係属する紛争全体の解決の中で，被告に対し，本件商標を含む漢字検定事業に関連する商標権を譲渡することも検討する意思があり，被告に対する本件商標の譲渡を一切拒絶するものではない。なお，原告が本件商標の登録を有していることによって，被告が行っている漢字検定事業に影響を与えたり，当該事業の同一性等に多少の誤認混同が生ずるおそれがあるとしても，参加者から対価を得て行っている検定事業や出版教育事業は，私的な経済活動にすぎず，商標法４条１項７号所定の公序良俗違反には当たらない。(3)以上のとおり，審決には，後発的無効事由としての公序良俗違反の認定，判断に誤りがあり，商標法４６条１項５号の適用を誤った違法がある。
２被告の反論
本件商標には，以下のとおり，後発的無効事由としての公序良俗違反が存在する。(1)商標登録後に周知著名となった商標について，その登録後の事情いかんにより，特定の者に独占させることが好ましくなくなった商標は，社会通念に照らして著しく妥当性を欠き，国家・社会の利益，すなわち公益を害すると評価し得る場合に限り，商標法４条１項７号に該当する後発的無効事由が存在するというべきである。
また，商標法４条１項６号は，悪意なく商標の使用を開始した商標権者を保護するため，同項１９号は，商標登録時の不正目的を対象にした規定であることから，それぞれ後発的無効事由とされなかったにすぎず，又，登録主義と後発的無効事由の適用範囲の問題は無関係であるから，後発的無効事由としての公序良俗違反は，商標の構成自体に公序良俗違反がある場合に限られるか，少なくとも査定時の判断基準より限定して解釈すべきであるとの原告の主張には理由がない。本件商標は，以下のとおり，その登録を維持することが，社会通念に照らして著しく妥当性を欠き，公益を害すると評価し得るから，これを無効とすべきとした審決の認定，判断に誤りはない。
(2)本件商標の後発的無効を基礎付ける事情
ア信用の失墜及びこれに伴う社会的混乱について
被告は，税制上の優遇措置を受ける公益法人であり，文部科学省が漢字能力検定に認定試験として公的な資格を与えたことにより，受検者数が飛躍的に伸びたのであり，被告の行っている検定事業や出版教育事業は，公益性を有する。また，本件商標等は，被告の設立後の活動によって，取引者・需要者に広く知られるようになったといえる。
ところが，本件商標を被告が保有していないことが，文部科学省からの行政指導やマスコミなどの批判報道により，全国に知れ渡った。本件商標の帰属の問題は，Ａ及びＢによる公益法人である被告の私物化の象徴的存在であり，両名による不透明な利益の還流の問題と相俟って，社会的な批判を浴びることとなった。これに伴って，公的資格である漢字検定を利用する受検者やその受け入れ先となる学校ないし企業などにおいて，社会的混乱が生じている上，文部科学省は，被告の検定事業に対する社会的な信用を損なう事態が生じているとして，「日本漢字能力検定」に対する後援を取り消した。なお，本件商標が原告名義で登録されたのは，原告が，被告と関連会社とを峻別していなかったことによるものであり，被告が適切な手段を怠っていたからではない。
以上のとおり，本件商標に関して，被告の信用の失墜及びこれに伴う社会的混乱が生じている。
イ本件商標の使用差止請求訴訟の提起
上記のとおり，本件商標は，被告の設立後の活動によって，取引者・需要者に広く知られるようになったところ，原告が被告に対して本件商標の使用差止請求をすることは，被告の円滑な事業の展開を阻むこととなり，本件商標から被告の事業を認識してきた社会に対しても重大な影響を与えることとなる。なお，被告が本件商標について無効審判請求をしたのは，原告が商標権の譲渡に応じようとしないところ，被告自身の名称や検定試験の名称等に関する商標権を十分に確保できないという不安定な地位を是正するためであり，何ら非難されるものではない。
ウ被告に対する商標権譲渡の意思について
被告は，文部科学省から厳正な行政指導を受けたことから，原告に対し，本件商標を含む４５件の商標について，原告が要した実費相当額での譲渡を申し入れ，その算定根拠を表にして送付したが，原告はこれを拒絶した。のみならず，本件審判の口頭審尋期日において，当時原告の取締役であったＢは，本件商標を今後原告自ら使用することも計画しており，被告に譲渡する意思はない旨述べていた。このことからすれば，原告が，被告の業務にとって極めて重要な本件商標について，被告と競合するか，あるいは被告の業務遂行を妨げるように濫用的に行使する意図を有していることは明らかである。
また，Ａ及びＢは，利益相反取引がマスコミに取り上げられ，文部科学省から厳しい追及を受けている最中にも，被告名義の他の商標権を原告に移転することを画策していたのであり，このことからも，原告が本件商標を被告に譲渡する意思はなく，濫用的に行使する意図を有していることは明らかである。(3)以上のとおり，本件商標の登録を維持することが公序良俗を害するとした審決の認定，判断には誤りがない。
第４当裁判所の判断
１商標法４条１項７号は，「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」について，不登録事由としているところ，「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」とは，当該商標の構成に，非道徳的，卑わい，差別的，矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字，図形等を含む場合のほか，そうでない場合であっても，当該商標を指定商品又は指定役務について使用することが，法律によって禁止されていたり，社会公共の利益に反し，社会の一般的道徳的観念に反していたり，特定の国若しくはその国民を侮辱したり，国際信義に反することになるなど特段の事情が存在するときには，当該商標は同法４条１項７号に該当すると解すべき余地がある。そして，商標法４６条１項５号は，商標登録がされた後，当該登録商標が同法４条１項７号に掲げる商標に該当するものとなったことを登録無効事由として規定しているところ，商標登録後であっても，当該商標を指定商品又は指定役務について使用することが，社会公共の利益に反し，社会の一般的道徳的観念に反するなどの特段の事情が生じた場合には，当該商標は同法４条１項７号に該当すると解すべき余地があるといえる。
上記観点から，以下，本件商標が，登録後に商標法４条１項７号に該当するものとなったか否かについて検討する。
２事実認定
当事者間において争いのない事実，証拠（主要なものは各項末尾に掲記）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
(1)原告等


ア原告は，昭和４６年１月２０日に設立された，教材の開発，製作，出版及び販売等を目的とする会社であり，設立から平成２４年４月１５日まではＡが，その後はＢが代表取締役を務めている。
イ株式会社オーク・フードは，昭和４６年１２月１７日に設立された会社であり，設立から平成７年１２月１日まではＡが，その後はＢが代表取締役を務めている。株式会社オーク・フードは，平成７年１２月１日，株式会社日本統計事務センター（以下「日本統計事務センター」という。）に商号変更した。ウ株式会社大久保商事は，Ａの父が昭和２０年代に設立した，新聞販売業，広告代理業務等を目的とする会社であり，現在は，Ａが代表取締役を務めている。株式会社大久保商事は，平成１０年１月１４日，株式会社メディアボックス（以下「メディアボックス」という。）に商号変更した。
エＡは，平成１０年ころ，株式会社文章工学研究所（以下「文章工学研究所」といい，原告，日本統計事務センター，メディアボックス及び文章工学研究所を併せて「原告関連４社」ということがある。）を買い取り，代表取締役に就任した。
（甲４～７，８３）
(2)原告による漢字検定試験創設の経緯
原告は，設立後，不動産賃貸業を営むと共に，学習塾「オーク学習教室」を開設していたところ，昭和４７年ころ，漢字教室を開設し，漢字学習に特化した授業を始めた。その後，原告は，「ステップ式漢字学習法」と称する，学習難易度別に級を設定するなどした学習法及び「級別ステップ式漢字学習シート」と称する教材を開発した。原告は，上記教材を利用する漢字教室をフランチャイズ展開し，昭和４９年に「漢字教室チェーン」を全国に組織し，昭和６０年代には，その教室数が約１１００箇所となった。
また，原告は，上記漢字教室で行っていた漢字テストについて，教室外部からも受験希望があったため，これを教室外部でも実施することとし，昭和５０年ころから「日本漢字能力検定」と称して，漢字検定試験を始めた。原告は，昭和５０年４月ころ，漢字能力検定試験等を行う内部組織である「日本漢字能力検定協会」（以下「旧協会」という。）と，漢字教室の運営，教材開発・運営，図書出版等を行う内部組織である「日本漢字教育振興会」（以下「振興会」という。）を設立した。
（甲８３，１０６）
(3)被告設立の経緯等
ア被告は，漢字に関する検定試験の実施，技能度の登録及びその証明書の発行等を業とする，一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づく特例財団法人である。被告は，平成４年５月１４日，Ａが設立代表者となって，文部大臣（当時）に対する設立許可申請がされ，同年６月１６日に，平成１６年法律第１４７号による改正前の民法３４条に基づき，公益法人として設立された。イＡは，被告設立に当たり，１億円を寄付し，被告設立当初から理事長を務めていたが，後述のとおり，平成２１年４月１６日に理事長を辞任した。ウ被告は，「日本漢字能力検定」について，文部省（現・文部科学省）から民間技能審査事業認定制度に基づく認定を受け，平成４年１１月以降，これを実施するようになった。なお，小学校１年ないし３年生を対象とした漢字能力検定については，平成１８年ころまで，「児童漢検」と称して振興会が主催者とされていた。また，被告は，「日本漢字能力検定」について，民間技能審査事業認定制度の廃止に伴い，平成１７年８月以降，文部科学省から同省後援名義の使用及び文部科学大臣賞の交付の許可を受けていたが，後述のとおり，平成２１年４月２０日に同許可を取り消された。
エ「日本漢字能力検定」の志願者の推移は，以下のとおりである。
昭和５０年度            ６７２人
昭和５１年度          １２３８人
昭和５２年度          ２３３１人
昭和５３年度          ５０４４人
昭和５４年度      １万１４２１人
昭和５５年度      １万８６５４人
昭和５６年度      ２万５８８２人
昭和５７年度      ３万０８８０人
昭和５８年度      ３万８５６５人
昭和５９年度      ４万４１８２人
昭和６０年度      ４万９３７５人
昭和６１年度      ５万３３４１人
昭和６２年度      ５万７６９３人
昭和６３年度      ６万２８３４人
平成元年度        ６万９７９９人
平成２年度        ８万７２１１人
平成３年度        ９万３０２１人
平成４年度      １２万１９２４人（このうち被告設立後の志願者は約８万人）
平成５年度      ２４万００３６人
平成６年度      ４２万５９７４人
平成７年度      ５９万２５１２人
平成８年度      ８５万４６０７人
平成９年度    １０５万５７１０人
平成１０年度１１７万８２２８人
平成１１年度１３０万００５２人
平成１２年度１５７万６９５９人
平成１３年度１７９万７６０８人
平成１４年度２０４万４１７０人
平成１５年度２１９万５２０８人
平成２０年度約２８９万人
平成２２年度約２３２万人
平成２３年度約２２９万人
（甲３，４１，４６，４７，５１～５３，８３，９２，１０４，１０６，乙３【３，４，２７～２９頁】，乙５～９）
(4)原告による商標出願
Ａは，被告設立から平成１２年ころまでの間，本件商標のほか，「日本漢字能力検定協会」，「漢検日本漢字検定協会」，「漢検    漢字検定」等の，被告の名称ないし「日本漢字能力検定」に係わる商標登録を，被告理事会の承認等を得ることなく原告名義で出願し，原告が上記商標の商標権者となっていた。被告の名称ないし「日本漢字能力検定」に係わる商標について，原告名義で出願することは，特許庁の査定審査において問題となったため，平成１３年ころから，それ以降の商標の出願については被告が出願人となり，商標登録されるようになった。なお，被告名義で平成１３年２月２８日に出願された「」（商願２００１－１７６０３号），「」（商願２００１－１７６０４号），「」（商願２００１－１７６０５号）については，平成１４年５月１日出願人名義が原告に変更された後，登録されている。
（甲１８，２０，乙３【９～１１頁】）
(5)被告に対する行政指導等


ア被告は，公益法人でありながら多額の利益が生じていることが問題となり，文部科学省から数回にわたり，検定料の引下げを含めた公益事業における利益削減の改善指導を受けていたところ，平成２１年２月９日，文部科学省生涯学習政策局による実地検査を受けた。文部科学省生涯学習政策局は，上記実地検査に基づき，平成２１年３月１０日，被告に対し，多額の利益が生じていること，理事が役員である企業との取引の必要性等が不明瞭であること，適切な使用がされていない土地建物が存在することなどについて，管理運営・チェック体制の抜本的改善策を検討し，文書で報告するよう行政指導を行った。
イ文部科学省生涯学習政策局は，上記行政指導に基づき，平成２１年４月１５日付けで，被告（当時の理事長Ａ）から報告書の提出を受けたが，その内容が不十分であるとして，同月２４日，被告に対し，役員人事の刷新等を求めるとともに，利益相反取引について，メディアボックス及び文章工学研究所に対する損害賠償請求，原告及び日本統計事務センターとの取引解消等を検討するよう通知した。ウ平成２１年４月１６日，Ａが被告の理事長を，Ｂが被告の理事をそれぞれ辞任し，Ｃ弁護士が被告の理事長に就任した。
エ文部科学省は，平成２１年４月２０日，「日本漢字能力検定」について同省後援名義の使用及び文部科学大臣賞の交付の許可を取り消した。
（甲３，９の１～３，甲３７，３８，乙９）
(6)新聞報道等
被告の運営については，平成２１年１月２２日ころから，公益法人には認められていない多額の利益が生じている，ＡやＢらの関連企業との間で利益相反取引や実態のない取引が行われている，公益事業に不要な不動産を購入しているなどの新聞報道等がされた。また，平成２１年３月１１日，被告が文部科学省から上記行政指導を受けたことが新聞報道され，このような状況の下，漢字検定を活用している学校や漢字検定取得者の間に，戸惑いや怒りが広がっているとの記事が掲載された。さらに，平成２１年５月から６月にかけて，「日本漢字能力検定」の通称「漢検」の主たる商標権を，被告の前理事長であるＡが代表を務める原告が所有していることが判明したとの報道がされた。一連の報道においては，被告が原告に対して商標権の一括譲渡を求めていく考えであること，商標権の譲渡交渉が難航すれば，これまで親しまれてきた「漢検」の語が使用できなくなる可能性があることなどが報道された。
（甲８，１０，乙３【１２～１３頁】）
(7)Ａらの起訴及び同人らに対する損害賠償請求訴訟京都地方検察庁は，被告に対する背任罪（「自らの利得を図り，協会に損害を与える目的をもって，任務に背き，財産上の損害を与えた」旨の公訴事実）で，Ａ及びＢを平成２１年６月８日に起訴し，同月２９日に追起訴した。また，被告は，平成２１年８月３１日，Ａ及びＢが，被告理事会の承認を経ないまま，原告関連４社との間で利益相反取引を行ったなどと主張して，Ａ，Ｂ及び原告関連４社に対して，約２７億４３３３万円の損害賠償等請求訴訟を提起した（京都地方裁判所平成２１年（ワ）第３１６６号）。
（甲１１，１２）
(8)本件商標及び本件無効審判請求に至る経緯
ア本件商標は，別紙商標目録記載のとおり，白色（縁取りは黒色）の正方形を左側に，黒色の正方形を右側に配置して，全体を横長の矩形とし，上記白色の正方形内に黒色で「漢」の文字を，上記黒色の正方形内に白色で「検」の文字を表してなる部分と，「漢字資料館」の文字を横書きに表してなる部分とからなる商標であり，その指定役務は，第４１類「漢字又は日本語の歴史・文化・教育に関する資料の展示」等である。
原告は，平成１２年５月２３日に本件商標の登録出願をし，平成１４年４月５日に設定登録を受けた。
イＡは，平成２１年３月１７日ころ，被告が所有する「漢検」に係る商標権を原告に移転登録することが可能か否かについて，弁理士に相談していた。他方，被告は，平成２１年６月１日付け「申入書」により，原告に対し，原告が所有する本件商標を含む４５件の商標を，権利の取得・維持に要した実費相当額として，１３４６万３７９９円で譲渡するよう申し入れたが，拒否された。ウ被告は，平成２２年３月３１日，特許庁に対し，本件商標登録の無効審判を請求した。
エ原告は，平成２３年１月１７日付け内容証明郵便により，被告に対し，原告が著作権を有する書籍の販売中止，及び原告が所有する本件商標を含む３件の商標の使用中止を求める通知をした。さらに，原告は，平成２３年３月１７日，被告に対し，原告が所有する本件商標を含む３件の商標の使用差止請求訴訟を提起した（大阪地方裁判所平成２３年（ワ）第３４６０号）。
オ原告は，本件無効審判請求に係る第１回口頭審尋（平成２３年１０月１１日実施）において，被告が譲渡を申し入れている商標権については，今後，漢字検定事業を再開する構想もあるので，被告への譲渡は考えていないことなどを陳述した。（甲１，２，１９，２０，６５，６６，９９，乙３【９～１２頁】，乙１０，１４，弁論の全趣旨）
３判断


(1)上記認定事実によれば，「日本漢字能力検定」は，もともと原告によって創設され，その内部機関である旧協会によって実施されていたものであるが，原告の代表取締役であったＡ自身が設立代表者となって，公益法人である被告が設立され，その後，被告が「日本漢字能力検定」の実施の主体となったこと，「日本漢字能力検定」は，被告設立と共に，文部省（現・文部科学省）の認定（民間技能審査事業認定制度廃止後は後援）を受け，公的資格と見なされるようになったことなどから，志願者数が急増し，平成５年度には約２４万人，平成９年度には約１０６万人，平成１４年度には約２０４万人，平成２０年度には約２８９万人に達し，我が国有数の検定試験になったことが認められる。また，「日本漢字能力検定」の志願者が増加するのに伴い，被告の名称の一部である「日本漢字能力検定協会」や，「日本漢字能力検定」の略称である「漢検」は，被告ないし被告の提供する役務を表すものとして，社会一般に広く知れ渡っているものと認められる。他方，原告は，被告設立後，「日本漢字能力検定」の主体ではなくなっていたにもかかわらず，平成１２年ころまで，被告の名称や「日本漢字能力検定」に係わる商標（本件商標を含む。）を出願し，その後も，被告名義で出願した商標について出願名義人を原告に変更するなどして，商標権者となっていたことが認められる（なお，平成１８年ころまで，原告の内部組織である振興会が，小学校１年ないし３年生を対象とした漢字能力検定の主催者とされていたことは認められるものの，乙１，３【６，７頁】，１１によれば，実際に上記検定に係る業務を行っていたのは被告の職員であり，振興会は名目上の主催者にすぎなかったものといえる。）。上記のとおり，被告は，文部大臣（当時）による許可を受けて設立された公益法人であり，文部省（現・文部科学省）の認定ないし後援を受けて「日本漢字能力検定」を実施していたのであるから，これに係わる商標の登録出願も自ら行うべきものであったといえる。にもかかわらず，当時原告の代表取締役であり，被告の理事長でもあったＡは，被告理事会の承認等を得ることなく，本件商標を含む，被告の名称ないし「日本漢字能力検定」に係わる商標を，原告名義で出願したり，出願人名義を被告から原告に変更するなどしていたものであって，そのこと自体，著しく妥当性を欠き，社会公共の利益を害すると評価する余地もある（この点，原告は，被告の資産が乏しかったため，原告名義で上記商標登録出願をしたと主張するが，上記のとおり，被告設立当時，既に「日本漢字能力検定」は相当数の受検者がおり，受検料等による収入が見込まれていたこと，Ａは，被告設立直後のみならず，平成１２年ころまで，被告の名称ないし「日本漢字能力検定」に係わる商標を原告名義で出願し続けていたことなどからすれば，上記主張は採用することができない。また，被告の名称や「日本漢字能力検定」に係わる商標権自体が，相当な財産的価値を有するものといえるから，原告が被告に対して無償の商標使用を許諾していたことや，商標権の取得・維持費用を負担していたことがあるとしても，そのことをもって，上記行為を正当化することはできない。）。
このような経緯に加えて，Ａは，被告に対して文部科学省による行政指導がなされ，新聞報道等で被告と原告関連４社との利益相反取引等が糾弾され，Ｂと共に背任罪で起訴された上，被告から多額の損害賠償請求訴訟が提起された後，被告に対して本件商標等の使用差止請求訴訟を提起したりするに至ったものである。さらに，ＡないしＢは，本件商標等について，権利の取得・維持の実費相当額での被告への譲渡を拒み，これらを原告自ら使用する可能性に言及するなどしている。上記事情に照らすと，原告の前代表取締役Ａ及び現代表取締役Ｂは，商標権者等の業務上の信用の維持や需要者の利益保護という商標法の目的に反して，自らの保身を図るため，原告が有する被告の名称ないし「日本漢字能力検定」に係わる商標を利用しているにすぎず，原告が，本件商標を指定役務について使用することは，被告による「日本漢字能力検定」の実施及びその受検者に対し，混乱を生じさせるものであり，社会通念に照らして著しく妥当性を欠き，社会公共の利益を害するというべきである。
(2)原告の主張について
これに対し，原告は，商標権者が侵害者に対して権利行使ができることは当然である，被告に対する本件商標の譲渡を一切拒絶するものではないし，検定事業等は私的な経済活動にすぎないとして，本件商標に後発的無効事由としての公序良俗違反はない，と主張する。しかし，原告の上記主張は，失当である。すなわち，上記のとおり，不当な方法で本件商標の登録名義人となった原告が，その権利に基づき，被告に対し，商標使用差止請求等をすることは，権利の濫用に当たる上，被告による「日本漢字能力検定」の実施及びその受検者に対し，混乱を生じさせるものといえる。
また，上記のとおり，被告は，文部省（現・文部科学省）による許可を受けて設立された公益法人であること，「日本漢字能力検定」は，長年にわたり，同省による認定ないし後援を受けて公的資格と見なされるようになったものであり，これにより多数の受検者を獲得し，我が国有数の検定試験となっていることに照らすと，被告及び「日本漢字能力検定」に係わる商標の帰属に関することが，単なる私人間の経済活動にすぎないということはできない。
(3)小括
以上によれば，原告の上記主張は失当であって，本件商標は，商標登録後に，商標法４条１項７号に該当するものとなったと認められる。
４結論
以上によれば，原告の主張する取消事由には理由がなく，審決にはこれを取り消すべき違法はない。原告はその他縷々主張するが，いずれも理由がない。よって，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
芝      田      俊      文
裁判官
西              理      香
裁判官
知      野              明
（別紙）
商標    目録
商標登録番号：第４５５７７５１号
商標の構成：
出願日：平成１２年５月２３日
設定登録日：平成１４年４月５日


平成２３年１０月３１日判決言渡
平成２３年（行ケ）第１０１００号審決取消請求事件
平成２３年１０月１９日口頭弁論終結
判                決
原            告          住友金   属工業   株式会   社訴訟代理人弁理士          渡      邊              極同                        平      田      武      行被            告          特許庁   長官指定代   理人           北      村      明      弘同                        川      村      健      一同                        須      藤      康      洋同                        芦      葉      松      美
主                文
１特許庁が不服２００９－１３３８６号事件について平成２３年２月７日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
主文と同旨。
第２争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
原告は，平成１６年９月３０日，発明の名称を「高張力合金化溶融亜鉛めっき鋼板およびその製造方法」とする発明について，特許出願（特願２００４－２８５７９７。以下「本願」という。）をし，平成２０年１０月２２日付けで手続補正書を提出したが，平成２１年５月１３日付けで拒絶査定を受け，同年７月２７日，拒絶査定に対する不服審判請求（不服２００９－１３３８６号事件）をした。特許庁は，平成２３年２月７日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同月２２日，原告に送達された。
２特許請求の範囲
平成２０年１０月２２日付け補正後の本願の特許請求の範囲の請求項１の記載は次のとおりである（以下，この発明を「本願発明」という。）。なお，上記補正後の本願の特許請求の範囲，明細書を総称して「本願明細書」ということがある（甲３，６）。
「【請求項１】鋼板表面に合金化溶融亜鉛めっき層を備える合金化溶融亜鉛めっき鋼板であって，前記鋼板が質量％で，Ｃ：0.05～0.25％，Si：0.02～0.20％，Mn：0.5～3.0％，Ｓ：0.01％以下，Ｐ：0.035％以下およびsol.Al：0.01～0.5％を含有し，残部がFeおよび不純物からなる化学組成を有し，かつ前記合金化溶融亜鉛めっき層が質量％で，Fe：11～15％およびAl：0.20～0.45％を含有し，残部がZnおよび不純物からなる化学組成を有するとともに，前記鋼板と前記合金化溶融亜鉛めっき層との界面密着強度が20MPa以上であることを特徴とする高張力合金化溶融亜鉛めっき鋼板。」
３審決の理由
(1)別紙審決書写しのとおりである。要するに，本願発明は，特開２００２－２９４４２２号公報（甲１。以下「引用例」という。）の記載に基づいて当業者が適宜なし得たものであり，本願発明の奏する効果も引用例の記載から予測される範囲のものであって，格別顕著なものとは認められないから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない，というものである。(2)上記判断に際し，審決が認定した引用例記載の発明（以下「引用発明」という。）の内容並びに本願発明と引用発明の一致点及び相違点は，以下のとおりである。
ア引用発明の内容
鋼板表面に合金化溶融亜鉛めっき層を備える合金化溶融亜鉛めっき鋼板であって，前記鋼板が質量％で，Ｃ：0.03～0.18％，Si：0～1.0％，Mn：1.0～3.1％，Ｐ：0.005～0.01％及びAl：0.03～0.04％を含有し，残部がFeおよび不純物からなる化学組成を有し，かつ前記合金化溶融亜鉛めっき層が，質量％でFe：8～15％，Al：0.1～0.5％，及び100mg／㎡   以下に制限されたMnを含有し，残部がZnおよび不純物からなる化学組成を有する高張力合金化溶融亜鉛めっき鋼板。
イ一致点
「鋼板表面に合金化溶融亜鉛めっき層を備える合金化溶融亜鉛めっき鋼板であって，前記鋼板が，Ｃ，Si，Mn，Ｐ及びsol.Alを含有し，残部がFe及び不純物からなる化学組成を有し，かつ前記合金化溶融亜鉛めっき層がFe及びAlを含有する化学組成を有する高張力合金化溶融亜鉛めっき鋼板。」で一致し，鋼板のＣ，Si，Mn，Ｐ及びsol.Alの含有量，並びに，合金化溶融亜鉛めっき層のFe及びAlの含有量も重複する。
ウ相違点
(ｱ)相違点１（審決の「相違点（イ）」）
鋼板の化学組成に関して，本願発明は，「Ｓ：0.01％以下」を含有するのに対し，引用発明は，Ｓを含有することは記載されていない点。
(ｲ)相違点２（審決の「相違点（ロ）」）
合金化溶融亜鉛めっき層の化学組成に関して，本願発明は，Fe及びAlを含有し，残部がZn及び不純物からなるのに対し，引用発明は，Fe，Al及び100mg／㎡以下に制限されたMnを含有し，残部がZn及び不純物からなる点。
(ｳ)相違点３（審決の「相違点（ハ）」）
本願発明は，「鋼板と合金化溶融亜鉛めっき層との界面密着強度が20MPa以上」であるのに対し，引用発明は，鋼板と合金化溶融亜鉛めっき層との界面密着強度が不明である点。
第３当事者の主張
１審決の取消事由に係る原告の主張
審決は，以下のとおり，引用発明の認定の誤り（取消事由１），相違点の看過等（取消事由２），本願発明の相違点３に係る構成についての容易想到性の判断の誤り（取消事由３），手続違背（取消事由４）があり，これらの誤りは結論に影響を及ぼすものであるから，審決は取り消されるべきである。
(1)引用発明の認定の誤り（取消事由１）


審決は，引用例の表１の鋼１ないし鋼５（段落【００２２】）及び特許請求の範囲の請求項１の記載に基づき，Ｃ含有量の下限は鋼３から，Ｃ含有量の上限は鋼５から，Si含有量の下限は鋼１又は鋼３から，Si含有量の上限は鋼４又は鋼５から，Mn含有量の下限は特許請求の範囲の請求項１の「Mn：0.1質量％以上を含有する」から，Mn含有量の上限は鋼５から，Ｐ含有量の下限は鋼２から，Ｐ含有量の上限は鋼１，鋼３又は鋼５から，Al含有量の下限は鋼３又は鋼５から，Al含有量の上限は鋼２又は鋼４から，Ti含有量は鋼１，鋼３又は鋼４から，Nb含有量は鋼１，鋼４又は鋼５から，Mo含有量は鋼１，鋼４又は鋼５から，それぞれ求め，引用発明を上記第２の３の(2)のア記載のとおり認定した。
しかし，審決の認定は誤りである。
すなわち，引用例の表１には，鋼１ないし鋼５という互いに独立した５つの組成が記載されるが，一般に，合金は，その成分組成が異なれば，その特性が大きく異なることが通常であり，鋼のような合金の特性は，個々の合金元素が他の合金元素の影響を受けることなく独立して作用することにより決定されるというものではない。そうすると，鋼の組成は，所定の含有量を有する合金元素の組合せが一体のものとして技術的意義を有し，個々の元素の含有量が単体で技術的意義を有するものではないから，審決のように，技術的意義を喪失させるまでに発明特定事項を細分化し，鋼１ないし鋼５について元素毎に最小値と最大値とを求めることは引用発明の認定の手法として適切ではない。
また，鋼１ないし鋼５について元素ごとに最小値と最大値とを求めたとしても，当該最小値と最大値とで決定される範囲の含有量を有する特定の元素と当該最小値と最大値とで決定される範囲の含有量を有する他の元素との「組合せ」は記載されていないから，当該最小値と最大値とで決定される範囲の含有量を有する特定の元素と当該最小値と最大値とで決定される範囲の含有量を有する他の元素とを組み合せた組成が記載されているとはいえない。審決は，これらの含有量の範囲を有する個々の元素を組み合わせた鋼組成を有する一つの発明が存在するとして，引用発明を認定した。
以上のとおり，審決の引用発明の認定には，誤りがある。
(2)相違点の看過等（取消事由２）
審決は，「鋼板のＣ，Si，Mn，Ｐ及びsol.Alの含有量，並びに，合金化溶融亜鉛めっき層のFe及びAlの含有量も重複する」（審決５頁３ないし４行）として，本願発明と引用発明との相違点を上記第２の３の(2)のウ記載の３点のみと認定した。しかし，審決の認定は誤りである。
すなわち，審決は，本願発明における鋼板のＣ，Si，Mn，Ｐ及びsol.Alの含有量，並びに，合金化溶融亜鉛めっき層のFe及びAlの含有量の数値範囲と，引用発明における鋼板のＣ，Si，Mn，Ｐ及びsol.Alの含有量，並びに，合金化溶融亜鉛めっき層のFe及びAlの含有量の数値範囲とが，「重複する」ことのみをもって一致点と認定しているが，引用発明の発明特定事項の数値範囲と本願発明の発明特定事項の数値範囲とが重複することのみをもって，当該発明特定事項について一致点とすることはできない（東京高等裁判所平成１４年（行ケ）第１１９号事件平成１５年５月３０日判決参照）。
本願発明と引用発明とは鋼板の組成及び合金化溶融亜鉛めっき層の組成において相違する。すなわち，①鋼板の組成に関し，本願発明は「Ｃ：0.05～0.25％」を含有するのに対し，引用発明は「Ｃ：0.03～0.18％」を含有する点，②鋼板の組成に関し，本願発明は「Si：0.02～0.20％」を含有するのに対し，引用発明は「Si：0～1.0％」を含有する点，③鋼板の組成に関し，本願発明は「Mn：0.5～3.0％」を含有するのに対し，引用発明は「Mn：1.0～3.1％」を含有する点，④合金化溶融亜鉛めっき層の化学組成に関し，本願発明は「Fe：11～15％」を含有するのに対し，引用発明は「Fe：8～15％」を含有する点，及び，⑤めっき層の化学組成に関し，本願発明は「Al：0.20～0.45％」を含有するのに対し，引用発明は「Al：0.1～0.5％」を含有する点という，合計５つの相違点が存在する。にもかかわらず，審決は，これらの相違点を看過し，相違点を解消することについての検討をしていない。したがって，審決には，上記５つの相違点を看過し，これらの相違点に係る本願発明の容易想到性を検討しなかった違法がある。
(3)本願発明の相違点３に係る構成についての容易想到性の判断の誤り（取消事由３）
ア審決は，引用例の「耐パウダリング性の劣化（プレス加工時におけるめっき剥離量の増大）」，「耐パウダリング性（めっき密着性）」，「＜めっき密着性（耐パウダリング性）＞」との記載のみから，引用例における「パウダリング」が鋼板と合金化溶融亜鉛めっき層との界面におけるめっきの剥離現象を意味するものと認定し，これを前提に，本願発明と引用発明の相違点について，「鋼板と合金化溶融亜鉛めっき層との界面密着強度が高いことにより，耐パウダリング性が達成されることが理解できる。すると，引用発明は，耐パウダリング性を目的とするから，鋼板と合金化溶融亜鉛めっき層との界面密着強度が高いものであるといえる。そうであれば，引用発明において，鋼板と合金化溶融亜鉛めっき層との界面密着強度の高さの程度を，20Mpa以上と数値範囲により限定することに何ら困難性は認められず，また，20Mpaという下限値に格別の技術的意義があるものと認められない。」として，相違点３は，引用例のその他の記載から当業者が適宜容易になし得たことであると判断した（審決６頁５ないし２１行）。
しかし，審決の認定・判断は誤りである。


すなわち，従来の技術常識における「パウダリング」は，めっき層内におけるめっきの剥離現象を意味するものであって，鋼板と合金化溶融亜鉛めっき層との界面におけるめっきの剥離現象を意味するものではなく（甲９のＰｈｏｔｏ．２），従来の技術常識における「耐パウダリング性」及び「めっき密着性」は，めっき層内におけるめっきの剥離を抑制する性質のことであって，鋼板と合金化溶融亜鉛めっき層との界面におけるめっきの剥離を抑制する性質のことではないから，鋼板と合金化溶融亜鉛めっき層との界面密着強度とは無関係である。そして，引用例に記載された発明は，甲９と同様に曲げ試験により評価されていることから，従来の技術常識における「パウダリング」に関する発明である。したがって，引用例における「耐パウダリング性」及び「めっき密着性」も，鋼板と合金化溶融亜鉛めっき層との界面密着強度とは無関係である。なお，引用例における「パウダリング」がめっき層内におけるめっきの剥離現象を意味するものであって，鋼板と合金化溶融亜鉛めっき層との界面におけるめっきの剥離現象を意味するものでないことは，引用例の記載全体から理解できる（【請求項１】，段落【０００６】，【００１１】ないし【００１３】）。すなわち，引用例における「パウダリング」は，合金化しためっき層中のMn量が100mg／㎡を超えてしまうことのみによって惹き起こされる現象，合金化溶融亜鉛めっき層の性状のみによって決定される現象であり，合金化溶融亜鉛めっきの基材である鋼板の性状及び鋼板と合金化溶融亜鉛めっき層との界面の性状に依存しない。ここで，鋼板と合金化溶融亜鉛めっき層との界面密着強度が，合金化溶融亜鉛めっき層の性状によってのみ決定され，合金化溶融亜鉛めっきの基材である鋼板の性状及び鋼板と合金化溶融亜鉛めっき層との界面の性状に依存しないということはあり得ないから，引用例における「パウダリング」によるめっき剥離が，合金化溶融亜鉛めっき層内において生じるものであり，鋼板と合金化溶融亜鉛めっき層との界面において生じるものでないことは明白である。
したがって，審決は，引用例における「パウダリング」が鋼板と合金化溶融亜鉛めっき層との界面におけるめっきの剥離現象を意味するとの誤った認定を前提として，本願発明と引用発明との相違点３に関する容易想到性を判断した誤りがある。イ審決は，引用例の発明例２の合金化溶融亜鉛めっき層のFe量が，本願発明のものと異なることについて，引用例の特許請求の範囲の請求項１に記載される条件（「Mn：1.0質量％以上を含有する高張力鋼板」，「合金化溶融亜鉛めっき層が，Fe：8～15質量％，Al：0.1～0.5   質量％を含み，かつ100mg／㎡以下に制限されたMnを含有する」）を満たす鋼板，及び，合金化溶融亜鉛めっき層であれば，適宜組み合わせて採用し得るとして，「発明例３～５の合金化溶融亜鉛めっき層を，上記番号２の組成の鋼板に採用した高張力合金化溶融亜鉛めっき鋼板は，開示されているといえる。すると，引用例の実施例には，本願発明の鋼板と，本願発明の合金化溶融亜鉛めっき層の組み合わせが実質的には開示されているものである。」と認定した（審決７頁１９ないし３３行）。
しかし，審決の認定は誤りである。
すなわち，引用例の特許請求の範囲の請求項１の条件を満たす鋼板及び合金化溶融亜鉛めっき層は適宜組み合わせて採用し得るとすることは，引用例の特許請求の範囲の全域について引用発明を認定することにほかならず，このような認定手法は許されない。
また，仮に，「発明例３～５の合金化溶融亜鉛めっき層を，上記番号２の組成の鋼板に採用した高張力合金化溶融亜鉛めっき鋼板は，開示されている」としても，「上記番号２の組成の鋼板」は，Ti：0.04％，Nb：0.07％及びMo：0.2％を含有する組成を有する（甲１の表１）から，「本願発明の鋼板と，本願発明の合金化溶融亜鉛めっき層の組み合わせが実質的には開示されている」とはいえない。したがって，審決は，誤った認定手法により，「引用例の実施例には，本願発明の鋼板と，本願発明の合金化溶融亜鉛めっき層の組み合わせが実質的には開示されている」と認定し，これを前提として容易想到性を判断した誤りがある。ウ審決は，引用例の「【実施例】・・・溶融亜鉛めっきを施してから，500   ℃，15秒加熱する合金化処理を行い，高張力合金化溶融亜鉛めっき鋼板を製造した。」との記載のみから，「実施例では，『500℃』の合金化温度を適用したことが理解できる。」と認定し，これを前提として，「引用発明は，本願発明の上記Al量と，上記製造時の合金化温度の条件をともに満たす場合を包含するから，鋼板と合金化溶融亜鉛めっき層との界面密着強度が20Mpa以上のものを包含しているといえる。」と認定した（審決９頁１ないし７行）。
その上で，審決は，「引用発明が，本願発明と同程度に硬質の『合金化溶融亜鉛めっき層』，及び，本願発明と同程度に高い『鋼板と合金化溶融亜鉛めっき層との界面密着強度』を包含する」，「本願発明の合金化溶融亜鉛めっき層においては，『Fe：11～15％』であることが硬質の程度に関連することが理解できるところ，引用発明の合金化溶融亜鉛めっき層は，『Fe：8～15％』である。すると，引用発明は，本願発明と同程度に硬質の合金化溶融亜鉛めっき層を包含しているといえる。」，「引用発明は，本願発明の上記Al量と，上記製造時の合金化温度の条件をともに満たす場合を包含するから，鋼板と合金化溶融亜鉛めっき層との界面密着強度が20Mpa以上のものを包含しているといえる。」として，引用発明の発明特定事項の数値範囲に本願発明の発明特定事項の数値範囲が包含されることのみをもって，当該発明特定事項が一致する，又は，容易想到であると判断した（審決８頁６ないし８行，１７ないし２１行，９頁４ないし７行）。
しかし，審決の認定は誤りである。


引用例の段落【００１９】には，「合金化温度：490～550℃」，「めっき層中のFe含有量は合金化条件の調整により制御した」と記載されるから，「実施例では，『500℃』の合金化温度を適用したことが理解できる。」とはいえない。むしろ，「めっき浴中のAl濃度が0.13％を超えると，めっき被膜中へのAl濃化が過剰に進行して合金化速度の低下をもたらし，通常のライン速度では上記Fe含有量を実現するために合金化処理温度を530℃超とせざるを得なくなる場合があり，・・・鋼板と合金化溶融亜鉛めっき層との界面密着強度が20Mpa以上とすることが困難になる」（引用例の段落【００５１】）ところ，引用例の段落【００１９】には，「亜鉛浴中Al含有量：0.14質量％」と記載されているから，引用例の「実施例では，『530℃超』の合金化温度を適用したことが理解できる。」といえるのであり，審決の認定は前提を誤ったものである。
また，広範な引用発明の発明特定事項の数値範囲に本願発明の発明特定事項の数値範囲が包含されることのみをもって，当該発明特定事項が一致しているとすることはできず，本願発明が容易想到であると判断するためには，主たる引用発明，従たる引用発明，技術常識ないし周知技術の各内容の検討に当たっても，特許発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく，特許発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるから（知的財産高等裁判所平成２０年（行ケ）第１０１５３号事件平成２１年３月２５日判決参照），引用発明の発明特定事項の数値範囲に本願発明の発明特定事項の数値範囲が包含されることのみをもって，本願発明が引用発明から容易想到であると判断することはできない。
したがって，審決は，本願発明と引用発明との相違点に関する容易想到性の判断手法に誤りがあるというべきである。
(4)手続違背（取消事由４）
審決は，特許法１５９条２項が準用する同法５０条本文の規定に違反してなされた手続違背がある。
すなわち，平成２０年８月２９日付け拒絶理由通知書（甲４）には，特許法２９条２項に関する拒絶理由として，引用例の表１及び表２の鋼２（発明例２）を引用発明として，鋼板の組成，亜鉛めっき層の組成，合金化処理の温度が本願の請求項１，２，４に係る発明において特定された範囲内にあることを根拠として，本願発明で規定する界面密着強度が達成される蓋然性が高いと推測されることが記載されているものと理解される。
一方，審決は，引用例１の表１及び表２の鋼２（発明例２）を引用発明とするものではなく，引用発明を上記第２の３の(2)のアのとおり認定し，「引用発明において，鋼板と合金化溶融亜鉛めっき層との界面密着強度の高さの程度を，20Mpa以上と数値範囲により限定することに何ら困難性は認められず，また，20Mpaという下限値に格別の技術的意義があるものと認められない。」として，本願発明は，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないと判断したものである。したがって，平成２０年８月２９日付け拒絶理由通知書に記載された拒絶理由は，審決の理由とは実質的に異なる理由であるから，審決は，特許法１５９条２項が準用する同法５０条本文の規定に違反してなされたものである。
２被告の反論
原告の主張する取消事由は，以下のとおり，いずれも理由がなく，審決に取り消されるべき違法はない。
(1)取消事由１（引用発明の認定の誤り）に対し
ア表１記載の鋼１ないし鋼５のそれぞれについて，その元素の質量％を認定することなく，各元素ごとの最小質量％と最大質量％の範囲で組成を認定した審決の方法には，以下のとおり，誤りはない。
引用例には，「【請求項１】Mn：1.0質量％以上を含有する高張力鋼板の少なくとも片方の面にめっき付着量：35～70ｇ／㎡の合金化溶融亜鉛めっき層を有する高張力合金化溶融亜鉛めっき鋼板であって，前記合金化溶融亜鉛めっき層が，Fe：8～15質量％，Al：0.1～0.5質量％を含み，かつ100mg／㎡以下に制限されたMnを含有することを特徴とする高張力合金化溶融亜鉛めっき鋼板。」の記載があり，「Mn：1.0質量％以上を含有する高張力鋼板の少なくとも片方の面に，合金化溶融亜鉛めっき層を有する高張力合金化溶融亜鉛めっき鋼板であって，前記合金化溶融亜鉛めっき層が，Fe：8～15質量％，Al：0.1～0.5質量％を含み，かつ100mg／㎡以下に制限されたMnを含有することを特徴とする高張力合金化溶融亜鉛めっき鋼板」が開示されているといえる。
ここで，合金化溶融亜鉛めっきが施される「Mn：1.0質量％以上を含有する高張力鋼板」の組成について，具体的にみると，引用例の段落【００１８】の「【実施例】以下，実施例に基づいて本発明を説明する。表１に示す組成の鋼スラブを・・・熱間圧延し・・酸洗後・・・冷間圧延した。次いで，連続溶融亜鉛めっきラインにて・・・再結晶焼鈍ののち，溶融亜鉛めっきを施してから・・・合金化処理を行い，高張力合金化溶融亜鉛めっき鋼板を製造した。」の記載から，実施例には，表１に示す組成の鋼を用いたことが示され，当該表１には，番号１ないし６の鋼の組成として，Ｃ，Si，Mn，Ｐ，Al，Ti，Nb，Ｂ，Moの各元素の含有量が記載されており，番号６の極低炭鋼を除く他の番号１～５の鋼には，Ｃ，Si，Mn，Ｐ，Alの各元素が共通して含有されているから，これら共通元素の含有量範囲は，「Mnの含有量の上限が3.1質量％であって，他に，Ｃ：0.03～0.18質量％，Si：0～1.0質量％，Ｐ：0.005～0.01質量％，Al：0.03～0.04質量％を含有すること」に相当する範囲を示している。また，それ以外の元素のTi，Nb，Ｂ，Moは，番号１，４の鋼には含有されていない。そうすると，引用例記載の「Mn：1.0質量％以上を含有する高張力鋼板」としては，Mn量でいえば，「1.0～3.1質量％」の含有量範囲のものが実施例に開示されており，「Ｃ，Si，Mn，Ｐ，Alを含有し，残部がFe及び不純物からなるものを用い得ること」が開示されているといえる。


上記のとおり，引用例に開示された合金化溶融亜鉛めっき鋼板は，「質量％で，Ｃ：0.03～0.18％，Si：0～1.0％，Mn：1.0～3.1％，Ｐ：0.005～0.01％及びAl：0.03～0.04％を含有し，残部がFeおよび不純物からなる化学組成を有する」ものであり，その表面に形成された合金化溶融亜鉛めっき層は，「質量％でFe：8～15％，Al：0.1～0.5％，及び100mg／㎡以下に制限されたMnを含有し，残部がZnおよび不純物からなる化学組成を有する」ものであるといえる。したがって，引用例の記載を総合すれば，引用例には，「鋼板表面に合金化溶融亜鉛めっき層を備える合金化溶融亜鉛めっき鋼板であって，前記鋼板が質量％で，Ｃ：0.03～0.18％，Si：0～1.0％，Mn：1.0～3.1％，Ｐ：0.005～0.01％及びAl：0.03～0.04％を含有し，残部がFeおよび不純物からなる化学組成を有し，かつ前記合金化溶融亜鉛めっき層が，質量％でFe：8～15％，Al：0.1～0.5％，及び100mg／㎡以下に制限されたMnを含有し，残部がZnおよび不純物からなる化学組成を有する高張力合金化溶融亜鉛めっき鋼板。」とする引用発明が記載されているとした審決の認定に誤りはない。
イ確かに，引用例の表１に記載された実施例ごとの元素の含有量をみれば，引用例の表１は，「組成が独立して記載されている」と理解する余地がある。しかし，引用例の特許請求の範囲の請求項１には，「Mn：1.0質量％以上を含有する高張力鋼板」を用いた「高張力合金化溶融亜鉛めっき鋼板」が記載され，Mn以外の合金元素については，段落【００１３】に，「以下に示す成分範囲のものが好適である。Ｃ含有量は，・・・組織強化や析出強化を目的とする場合にはＣ：0.02～0.20質量％が好ましい。」，段落【００１４】に，「Siは，高張力鋼板では0～1.0質量％の範囲で含有されることが多いが，多量に含まれると溶融めっき性や合金化を阻害する傾向があるので，極力少なくするのが好ましい。またＰは，高張力鋼板では0～0.10質量％の範囲で含有されることが多いが，多量に含むと合金化を阻害する傾向があるので，少ない方が好ましい。さらにTi，Nb，Cr，Mo，Cu，Ni，Ｂ，Al，Ｓ，Ｎ，０，Ｖ，Zr，Sbなどの元素は，必要に応じて，いずれも０．１質量％以下の範囲で含有してもよい。」と記載されるように，一定の数値範囲による含有量が示されている。
すなわち，引用例記載の高張力合金化亜鉛めっき鋼板は，Mn等の元素を上述した範囲で含有する高張力鋼板に適用されるものであって，実施例にその具体例として番号１ないし６の鋼が記載されているが，それが適用範囲の全てではない。したがって，引用例の記載を総合して引用発明を認定した審決の手法に誤りはない。原告の主張は，引用例の表１において独立して記載された５つの鋼組成の数値だけが引用例に開示された発明であるとして，引用例の他の記載を除外して論ずるものであり，失当である。
(2)取消事由２（相違点の看過等）に対し
原告は，本願発明と引用発明とは鋼板の組成及び合金化溶融亜鉛めっき層の組成においても相違し，①鋼板の組成に関し，本願発明は「Ｃ：0.05～0.25％」を含有するのに対し，引用発明は「Ｃ：0.03～0.18％」を含有する点，②鋼板の組成に関し，本願発明は「Si：0.02～0.20％」を含有するのに対し，引用発明は「Si：0～1.0％」を含有する点，③鋼板の組成に関し，本願発明は「Mn：0.5～3.0％」を含有するのに対し，引用発明は「Mn：1.0～3.1％」を含有する点，④合金化溶融亜鉛めっき層の化学組成に関し，本願発明は「Fe：11～15％」を含有するのに対し，引用発明は「Fe：8～15％」を含有する点，及び，⑤めっき層の化学組成に関し，本願発明は「Al：0.20～0.45％」を含有するのに対し，引用発明は「Al：0.1～0.5％」を含有する点という，合計５つの相違点が存在することを前提として，審決は，相違点を看過した誤りがある旨主張する。
しかし，原告の主張は以下のとおり失当である。
原告が上記において指摘する各元素に関する引用発明の含有量は，本願発明の数値範囲に含まれており，両発明の含有量範囲が重複している。本願発明の各元素の含有量範囲は，その数値範囲内において同等の作用や機能を示すものとして特定された事項であるから，引用発明の数値範囲と重複する以上，本願発明と引用発明とは，その元素の組成に関する相違はない。
したがって，５つの元素の組成につき相違点が存在するという原告の主張には理由がなく，審決の相違点の認定に誤りはない。


(3)取消事由３（本願発明についての容易想到性の判断の誤り）に対し審決の容易想到性の判断は，以下のとおり，誤りはない。ア相違点３に係る容易想到性の判断の誤りについて(ｱ)「耐パウダリング」及び「めっき密着性」は，めっき層と鋼板とが結合する界面における密着性の程度と関係する性質であることについて溶融めっき法により鋼板に亜鉛のめっき層を形成した後，それを加熱すると鋼板中の鉄（Fe）が亜鉛めっき層内に拡散し，亜鉛（Zn）と合金化することによって，亜鉛めっき層内にFe－Zn合金（これを「Fe－Zn金属間化合物」，「Fe－Zn化合物」ということもある。）が界面付近に形成されること，この合金を含む亜鉛めっき層が，合金化溶融亜鉛めっき層であること，加熱時間が長くなると，Fe拡散及び合金化の進行に伴い，Fe含有量の多いFe－Zn合金が形成されること，Fe含有量の多い順に，Γ（ガンマ）相（Fe３Zn１０），δ１（デルタワン）相（FeZn７），ζ（ゼータ）相（FeZn１３）があり，Znからなる相はη（イータ）相ということが認められる（乙１の１４６，１４７頁及び乙２の５５，５６頁）。ところで，このようなFe－Zn合金は，鋼板と比べて変形能が低いため，プレス加工した際に亀裂や剥離が生じることがある。鋼板から脱落した剥離物について，小さく粉状になって剥離した場合を「パウダリング」，大きく薄片状に剥離した場合を「フレーキング」といい，剥離物の形態及び大きさによって大別される。剥離原因としては，「パウダリング」は，硬くて脆いFe－Zn合金が割れてしまうことにあり，「フレーキング」は，表層にη相やζ相など，比較的軟らかい相が多く存在することにより，めっきと金型との摩擦抵抗が大きくなることにある（乙１ないし３，引用例の段落【００１５】，本願明細書の段落【０００４】，【００４６】）。以上のように，「パウダリング」とは，めっき層が粉状になって鋼板から剥離する現象をいうのであって，その原因は，界面付近に形成されたΓ相等のFe－Zn合金にあるから，「パウダリング」による剥離は，めっき層と鋼板との密着性が損なわれたことに起因するといえる。してみると，「耐パウダリング」あるいはそれに付随して「めっき密着性」といえば，めっき層と鋼板とが結合する界面における密着性の程度と関係する性質であることが理解できる。
そこで，引用例の段落【０００２】，【０００５】，【００２０】及び【００２１】の記載によると，引用例記載の「耐パウダリング性」とは，プレス加工時におけるめっき剥離を抑制する性質であって，これが「めっき密着性」に関連する特性であること，めっき密着性に優れていればプレス加工時のめっき剥離を抑制できることが理解できる。そして，パウダリングによる剥離は，めっき層と鋼板との界面における密着性の程度に関係するから，この密着性の程度を「界面密着強度」によって評価できる。
そうすると，引用例の記載から，「鋼板と合金化溶融亜鉛めっき層との界面密着強度が高いことにより，耐パウダリング性が達成される」ということができる。
(ｲ)原告の主張について
ａ原告は，「引用例における『パウダリング』がめっき層内におけるめっきの剥離現象を意味するものである」，「引用例における『耐パウダリング性』及び『めっき密着性』は，鋼板と合金化溶融亜鉛めっき層との界面密着強度とは無関係である」旨主張するが，失当である。
「パウダリング」とは，上記(ｱ)のとおり，通常，鋼板のめっき層が粉状になって剥離する現象をいうから，鋼板とめっき層との界面における剥離を含む。すなわち，パウダリングによる剥離は，めっき層内に形成された硬くて脆いFe－Zn合金（化合物）によるものであるから，めっき層の途中で割れて剥離するだけではない。Fe－Zn合金は，めっき層と鋼板との界面に形成されるので，それを起点として亀裂が生じて，その結果めっき層が剥離する場合がある（乙３）。このように，パウダリングによる剥離は，粉状という剥離物の形態や大きさによって特徴付けられるところ，その剥離現象として「めっき層内におけるめっきの剥離現象」が生じるとしても，めっき層自体が剥離するのであるから，「鋼板と合金化溶融亜鉛めっき層との界面における剥離現象」も生じるといえるのであり，引用例記載の「パウダリング」について「鋼板と合金化溶融亜鉛めっき層との界面における剥離現象」を除外するという共通の技術常識が存在していたとはいえない。したがって，原告の上記主張は理由がない。
ｂ原告は，「引用例における『パウダリング』は，合金化しためっき層中のMn量が100mg／㎡を超えてしまうことのみによって惹き起こされる現象，合金化溶融亜鉛めっき層の性状のみによって決定される現象であり，合金化溶融亜鉛めっきの基材である鋼板の性状及び鋼板と合金化溶融亜鉛めっき層との界面の性状に依存しない」旨主張するが，失当である。


引用例の段落【０００６】，【００１１】等の記載は，合金化しためっき層中のMn量を一定値以下に抑制することが耐パウダリング性に有効であることを述べたものであり，パウダリングの発生を防止する解決手段を説明した記載である。つまり，パウダリングは，めっき層内の剥離だけでなく，界面からの剥離を含むところ，引用例において合金化しためっき層中のMn量を抑制することによりパウダリングが解消されたということは，界面からの剥離現象が解消されていることでもある。そうすると，引用例において，合金化溶融亜鉛めっき層中のMn量がパウダリングを引き起こす目安であるという認識が示されていたとしても，合金化溶融亜鉛めっき層中のMnの作用は，めっき層内の剥離に限定されるものではないから，パウダリング現象が合金化溶融亜鉛めっき層の性状のみによって決定されるとはいえない。めっき層の剥離である以上，鋼板の性状や界面の性状にも依存するというべきである。また，引用例のMn量抑制が鋼板や界面の性状にも関係することは，引用例において，耐パウダリング性に関して，①鋼板表面に形成されたMn濃化層のMnがめっき層に移動してめっき層中に取り込まれること（【０００６】），②合金化時のFe拡散挙動に対してめっき層中あるいは鋼板表層のMnが関与していること（【００１１】），③Mnの表面濃化を抑制すること，地鉄表層のMn含有量を低下させること（【００１７】）のように，鋼板表面に存在するMnが界面を越えてめっき層中に拡散することや鋼板表面のMn量を抑制することが記載されていることからもわかる。したがって，引用例の記載から，合金化溶融亜鉛めっき層中のMn量を抑制するとの解決手段は，合金化溶融亜鉛めっき層の性状に留まらず，鋼板の性状や界面の性状とも関係すると理解すべきであり，原告の主張は失当である。(ｳ)以上のとおり，審決の相違点３に係る容易想到性の判断に，原告主張の誤りはない。
イ原告は，「審決は，誤った認定手法により，『引用例の実施例には，本願発明の鋼板と，本願発明の合金化溶融亜鉛めっき層の組み合わせが実質的には開示されている』と認定し，これを前提として容易想到性を判断した誤りがある。」と主張する。
しかし，原告の主張は失当である。
審決は，本願発明の容易想到性の判断をした後，それに続けて，原告の主張に対して上記説示を補足的に述べたものであり，仮にこの説示部分に不適切な点があったとしても，相違点に係る容易想到判断の誤りとはならない。また，引用発明の認定に誤りがないことは，上記(1)のとおりであり，その認定の範囲内であれば，条件を満たす鋼板及び合金化溶融亜鉛めっき層を組み合わせたものは引用例に開示されているというべきである。引用例の表１に記載された鋼板の組成及び合金化溶融亜鉛めっき層の組成は，引用発明の範囲内のものであるから，それらの組み合わせも引用例に実質的に開示されているといえる。したがって，原告の上記主張は理由がない。
ウ原告は，「引用例の『実施例では，『５３０℃超』の合金化温度を適用したことが理解できる。』といえるのであるから，審決の認定は，前提を誤ったものである。」，「引用発明の発明特定事項の数値範囲に本願発明の発明特定事項の数値範囲が包含されることのみをもって，本願発明が引用発明から容易想到であると判断することはできない。」として，審決は，本願発明と引用発明との相違点３に関する容易想到性の判断手法に誤りがある旨主張する。
しかし，原告の主張は失当である。
(ｱ)引用例の段落【００１８】には，「表１に示す組成の鋼」に対する合金化処理条件として，「500℃，15秒加熱する」と明示されているから，審決が「実施例では，『500℃』の合金化温度を適用したことが理解できる。」とした認定に誤りはない。確かに，段落【００１９】には，「めっき条件，合金化処理条件を以下に示す。」として，「合金化温度：490～550℃」，「合金化時間：10～30秒」との記載はあるが，当該条件のうち数値範囲で記載された事項は，その２つだけであり，合金化温度及び時間を調整することにより，めっき層中のFe－Zn合金組成を制御できることから，それに続く段落【００１９】の「なお，めっき層中のFe含有量は合金化条件の調整により制御した。」の記載に照らせば，上記の合金化温度及び時間の数値範囲は，めっき層中のFe含有量を所定値にする限りで調整可能な合金化条件を記載したものであると理解するのが合理的である。
原告は，引用例の段落【００５１】の記載に基づいて，引用例に記載された合金化温度は「530℃超」と主張するが，同主張は引用例の記載に基づくものではない。(ｲ)また，上記審決の説示は，原告の主張に対して補足的に述べたものにすぎず，仮にこの説示に不適な点があったとしても，相違点に係る容易想到判断の誤りとはならない。
そして，合金化溶融亜鉛めっき層中のFe含有量については，本願発明と引用発明とは重複する部分があるから，両発明における当該めっき層は，硬質の点で同程度のものであり，また，当該めっき層中のAl量及び合金化温度について両発明に重複する部分があるから，それらに依拠する界面密着強度の点でも「20Mpa以上」になるといえる。
(ｳ)したがって，原告の主張は理由がない。
(4)取消事由４（手続違背）に対し
原告は，平成２０年８月２９日付け拒絶理由通知書に記載された拒絶理由は，審決の理由とは実質的に異なる理由であるから，審決は，特許法１５９条２項が準用する同法５０条本文の規定に違反してなされたものである，と主張する。しかし，原告の主張は以下のとおり失当である。
原告は，平成２０年８月２９日付け拒絶理由通知書に示された引用発明について，引用例１の表１及び表２の鋼２（発明例２）であると主張するが，上記拒絶理由通知書は，引用例について，「［引用文献］１（特に，【特許請求の範囲】【００１９】～【００２３】参照）」と引用箇所を明示しており，引用例１の表１及び表２（【００２２】，【００２３】）には，鋼１～鋼５（発明例１～５）が記載されているから，上記拒絶理由通知書における引用発明が表１及び表２の鋼２（発明例２）だけを意味すると解する理由はない。
この点に関しては，平成２１年５月１３日付け拒絶査定（甲７）でも，原告が意見書（甲５）において主張した「指摘１」に対して，審査官は，同旨の説示をしている。
したがって，上記拒絶理由通知書における特許法２９条２項の拒絶理由は，引用例１の表１及び表２の鋼２（発明例２）を引用発明とするものとはいえず，原告の上記主張は前提を欠き，失当である。
第４当裁判所の判断


当裁判所は，原告主張の取消事由１（引用発明の認定の誤り）及び取消事由２（相違点の看過等）に理由があり，これらの誤りは結論に影響を及ぼすから，審決は取り消されるべきであると判断する。その理由は，以下のとおりである。
１認定事実
(1)本願明細書（甲３，６）には，以下の記載があることが認められる。ア特許請求の範囲の【請求項１】の記載は，上記第２の２のとおりである。イ【発明が解決しようとする課題】【００１２】合金化溶融亜鉛めっき鋼板は軽量化が強く要望されているところ，合金化溶融亜鉛めっき鋼板のうちの母材に用いる鋼板に関しては，高強度化を図ることによって，軽量化された鋼板が数多く開発されている。
ウ【００１３】しかしながら，・・・高強度鋼板を母材に用いた合金化溶融亜鉛めっき鋼板は，プレス成形時の被膜損傷が大きくなる問題が生じることが想定される。
エ【００１４】・・・軟鋼板を母材に用いた合金化溶融亜鉛めっき鋼板に関して，被膜のめっき層の合金相を規定するものであるが，高強度鋼板を母材に用いた合金化溶融亜鉛めっき鋼板に適用しても，プレス成形時の耐パウダリング性の改善効果は殆ど認められないことが判明した。
オ【００１６】本発明は，このような問題点を解決することを目的としてなされたものであり，特に高張力鋼板特有の耐パウダリング特性を改善したプレス性に優れた合金化溶融亜鉛めっき鋼板とその製造方法を提供するものである。カ【課題を解決するための手段】・・・【００１８】合金化溶融亜鉛めっき鋼板の母材が軟鋼板である場合には，耐パウダリング性を改善するために，被膜のめっき層中のFeの含有量を制限するとともに，Г相の形成量を抑制することが有効である。これに対して，降伏点（ＹＰ）が350Mpaを超えるような高強度鋼板を母材とする場合には，圧縮変形に耐えうる軟質な被膜のめっき層とするよりは，極力金型との摺動抵抗を下げうる比較的硬質の被膜のめっき層とし，そして，母材とめっき層の界面の密着力を高めることが有効ではないかとの着想の下に，このような構造と性質を有する被膜のめっき層について検討した。
キ【００１９】まず，被膜のめっき層を硬質化させるため，めっき層中のFeの含有量は11質量％以上に管理することが有効であることが判明した。・・・ク【００２０】・・・Ｃが粒界偏析しているような鋼中のＣ含有量が比較的高い高強度鋼板では，めっき浴中のAl濃度を高めても，鋼板と合金化溶融亜鉛めっき層との界面の凹凸増加を望むことができないため，界面密着強度の大幅な改善は困難であった。
ケ【００２１】鋼中のＣ含有量が比較的高い鋼種は，このような問題点がある。さらに，高張力合金化溶融亜鉛めっき鋼板は板厚が厚いため，曲げ加工をすると，その際の曲げ戻し変形によって剪断応力が発生して，被膜の剥離が起こるという問題点もある。
コ【００２２】これらの問題を解決すべく，本発明者らは，種々検討の結果，母材となる鋼板の鋼中に0.02～0.2質量％のSiを含有させることによって，合金化処理過程において，被膜のめっき層中のZnが母材となる鋼板の粒界へ拡散するのを助長し，鋼板とめっき層との界面の凹凸を増加させるとともに，鋼板の粒内への拡散があまり活発にならない530℃以下で合金化を終えることが有効な手段であることを見出した。
サ【発明を実施するための最良の形態】・・・【００３３】
Ａ．本発明に係る鋼板の化学組成について
以下に，本発明の高張力合金化溶融亜鉛めっき鋼板とその製造法について，詳細に説明する。・・・化学組成における，「％」は特にことわりがない限り，「質量％」を示す。
シ【００３４】
（１）母材となる鋼板の化学組成
Ｃ：0.05～0.25％
Ｃは低コストで強度向上に有効な元素である。Ｃ含有量が0.05％未満では強度向上の効果が十分ではないので含有量の下限を0.05％とする。好ましい下限は0.10％である。一方その含有量が0.25％を超えると切断や打ち抜き部の亀裂進展が大きくなる。このため含有量の上限を0.25％とする。好ましい上限は0.20％である。ス【００３５】Si：0.02～0.20％・・・セ【００３６】Si含有量が0.02％未満ではこの界面密着強度の向上効果が十分ではないので，含有量の下限を0.02％とする。好ましい下限は0.04％である。一方，その含有量が0.20％を超えると合金化速度が著しく低下する・・・合金化処理時間を短縮するために合金化処理温度を上昇させると，操業性の低下もしくは上記界面密着強度の低下を招く。このため含有量の上限は0.20％とする。好ましい上限は0.10％である。
ソ【００３７】Mn：0.5～3.0％
Mnは，鋼板の強度向上に有効な元素であるが，その含有量が0.5％未満では強度向上の効果が十分ではないので，含有量の下限を0.5％とする。一方，Mnの含有量が3.0％を超えると，鋼板の脆化が生じるため，含有量の上限を3.0％とする。・・・好ましい上限は2.5％である。
タ【００３８】Ｐ：0.035％以下
Ｐは，任意添加元素である。0.02％以上含有させれば，高強度化に有効であるが，過剰に含有すると合金化速度が低下する・・・合金化処理時間を短縮するために合金化処理温度を上昇させる場合には操業性の低下もしくは上記界面密着強度の低下を招く。このため，Ｐの含有量を0.035％以下とする。好ましい含有量は0.025％以下である。
チ【００４０】Ｓ：0.01％以下
Ｓは不純物でありその含有量は低い方が好ましい。Ｓ含有量が0.01％超ではMnＳの析出が顕著になり鋼板の延性を劣化させるのでＳ含有量は0.01％以下とする。好ましい含有量は0.005％以下である。
ツ【００４１】sol.Al：0.01～0.5％Alは脱酸剤として添加されるが，その含有量がsol.Alとして0.01％未満では脱酸が不十分となり介在物が増加し延性が低下する。一方，その含有量が0.5％を超えるとコストが嵩む。このため，sol.Alの含有量を0.01％以上0.5％以下とする。
テ【００４６】
（２）被膜となるめっき層の化学組成
Fe：11～15％


被膜となる亜鉛めっき層中のFe含有量が11％未満の場合は，合金化処理後のめっき層の表層部に軟質部位が形成されやすくなり，摺動性が低下して被膜のめっき層が母材の鋼板との界面から剥離することによるフレーク状の剥離が増加する。したがって，Fe含有量の下限は11％である。一方，Fe含有量が15％を超えると，鋼板に曲げ加工が施された場合に，曲げ部の内側で合金化溶融亜鉛めっき層が圧縮変形を受けることによるパウダリング剥離量が増加する。このため，Fe含有量の上限は15％とする。好ましい上限は14％である。
ト【００４７】Al：0.20～0.45％
被膜となる亜鉛めっき層中のAl含有量が0.20％未満の場合は，めっき浴中における合金層の発達の抑制効果が不十分となり，めっき付着量の制御が困難となる。したがって，Al含有量の下限は0.20％とする。好ましい下限は0.25％である。一方，Al含有量が0.45％を超える場合は，合金化速度が低下することから通常のライン速度では上記Fe含有量を実現するために合金化処理温度を530℃超とせざるを得なくなる場合があり，・・・鋼板と合金化溶融亜鉛めっき層との界面密着強度を20Mpa以上とすることが困難になる。したがって，Al含有量の上限は0.45％とする。好ましい上限は0.40％である。
(2)引用例（甲１）の記載
引用例（甲１）には，以下の記載がある。
ア【特許請求の範囲】の【請求項１】Mn：1.0   質量％以上を含有する高張力鋼板の少なくとも片方の面にめっき付着量：35～70ｇ／㎡の合金化溶融亜鉛めっき層を有する高張力合金化溶融亜鉛めっき鋼板であって，前記合金化溶融亜鉛めっき層が，Fe：8～15質量％，Al：0.1～0.5   質量％を含み，かつ100mg／㎡以下に制限されたMnを含有することを特徴とする高張力合金化溶融亜鉛めっき鋼板。イ【０００２】【従来の技術】・・・従来技術の鋼板に溶融亜鉛めっきを施すと，めっき前の鋼板表面にSiやMnなどの元素が濃化して，溶融めっき性の低下・・・や耐パウダリング性の劣化（プレス加工時におけるめっき剥離量の増大）を招き，自動車用への実使用に耐えるものではなかった。
ウ【０００４】【発明が解決しようとする課題】固溶強化元素のうち，Siについては，溶融めっき性に及ぼす悪影響が著しく大きいので，Si無添加または低Si量の成分系を採用することによって，問題のない高張力合金化溶融亜鉛めっき鋼板を得ることが可能である。しかし，Mnについては，高張力特性を維持するには，鋼板中の含有量を単純に低下させられない。具体的に必要なMn含有量の目安は，引張強さ440MPa級以上で1.0質量％以上，590MPa級以上で1.6質量％以上である。その結果，高Mn系の高張力溶融亜鉛めっき鋼板では，不めっき等の溶融めっき性不良や耐パウダリング性不良の問題は未だ解決されておらず，十分に満足できる品質のものを安定して得ることはできなかった。
エ【０００５】本発明は，従来技術が抱えていた上記の問題を有利に解決するもので，優れた溶融めっき性や耐パウダリング性を安定して得られる高張力合金化溶融亜鉛めっき鋼板を提案することを目的とする。
オ【０００６】【課題を解決するための手段】・・・耐パウダリング性の劣化は，焼鈍後めっき前の地鉄鋼板表面に形成されたMn濃化層のMnがめっき層に移動してめっき層中に取り込まれて，めっき層中のMn濃度が高くなるために引き起こされることを知見した。・・・鋼板のMn含有量が1.0質量％を超えると，めっき浴中に意図的にMnを添加しなくても，合金化しためっき層中に取り込まれるMn量を100mg／㎡を超えてしまい，溶融めっき性や耐パウダリング性への悪影響が顕著に現れる。しかし，鋼板のMn含有量が1.0質量％を超えるような場合でも，合金化しためっき層中に取り込まれるMn量を100mg／㎡以下に制限することにより，溶融めっき性と耐パウダリング性が改善されることを見いだした。・・・カ【０００９】【発明の実施の形態】鋼の強化は，固溶強化，組織強化，析出強化などの機構を通じて図られるが，その際一般に，鋼成分として，Si，Mn，Ｐ，Ti，Nb等の元素が添加される。これらの添加元素のうち，Siは特にめっき性を阻害する元素であるので，鋼板には積極的には含有させないか，含有させる場合でも少量のみとすれば，とくに他に大きな支障をもたらすことなくめっき性への阻害要因を排除できる。Ｐは，強化作用は大きいが，合金化を遅滞させるという不利な影響も有しているので，Siと同様に，鋼板中の含有量を低下させることで対処できる。キ【００１０】一方，Mnは，SiやＰに比べると，めっき性への悪影響の度合が小さいために，強化元素として一般的に多用されている。実用的な高張力合金化溶融亜鉛めっき鋼板におけるMn含有量は，通常，440MPa級以上で1.0質量％以上，さらに590MPa級以上で1.6質量％以上，780MPa級以上で1.9質量％以上である。しかし，このような高Mn量を含有する高張力合金化溶融亜鉛めっき鋼板では，・・・合金化めっき層中のMn濃度の上昇を生じて，溶融めっき性や耐パウダリング性への悪影響が顕在化してくる。
ク【００１１】・・・鋼板のMn含有量が1.0   質量％以上の高い量であっても，合金化しためっき層中のMn量を100mg／㎡以下，好ましくは60mg／㎡以下に抑制することができれば，溶融めっき性や耐パウダリング性の問題は解消できることを見いだした。・・・
ケ【００１２】・・・鋼板のMn含有量が1.0   質量％未満のときには，合金化しためっき層中のMn量は100mg／㎡を超えることはないので，本発明の効果は，鋼板のMn含有量が1.0質量％以上，好ましくは1.6質量％以上，さらに好ましくは1.9質量％以上といったより高張力の鋼板で発揮される。よって，本発明は，鋼板のMn含有量が1.0質量％以上，好ましくは1.6質量％以上，より好ましくは1.9   質量％以上のものに適用される。


コ【００１３】本発明は，鋼板の他の合金元素については特に制約する必要はないが，以下に示す成分範囲のものが好適である。Ｃ含有量は，高ｒ値を目的とする場合，Ｃ：0.0010～0.0030質量％の範囲が好ましく，組織強化や析出強化を目的とする場合にはＣ：0.02～0.20質量％が好ましい。サ【００１４】Siは，高張力鋼板では0～1.0質量％の範囲で含有されることが多いが，多量に含まれると溶融めっき性や合金化を阻害する傾向があるので，極力少なくするのが好ましい。またＰは，高張力鋼板では0～0.10質量％の範囲で含有されることが多いが，多量に含むと合金化を阻害する傾向があるので，少ない方が好ましい。さらにTi，Nb，Cr，Mo，Cu，Ni，Ｂ，Al，Ｓ，Ｎ，Ｏ，Ｖ，Zr，Sbなどの元素は，必要に応じて，いずれも0.1質量％以下の範囲で含有してもよい。シ【００１８】【実施例】以下，実施例に基づいて本発明を説明する。表１に示す組成の鋼スラブを1200～1250℃に加熱後，3.5mm厚に熱間圧延し，さらに酸洗後，1.2mm厚まで冷間圧延した。次いで，連続溶融亜鉛めっきラインにて，830℃，30秒の再結晶焼鈍ののち，溶融亜鉛めっきを施してから，500℃，15秒加熱する合金化処理を行い，高張力合金化溶融亜鉛めっき鋼板を製造した。ここで，・・・地鉄の表面にMn欠乏層を形成したもの（発明例）と，このような処理を行わずにMn濃化層が残留したもの（比較例）を準備することにより，めっき層中のMn含有量を調整した。
ス【００１９】めっき条件，合金化処理条件を以下に示す。
・浴温：460℃
・浸入板温：465℃
・亜鉛浴中Al含有量：0.14質量％
・めっき時間：1秒
・合金化温度：490～550℃
・合金化時間：10～30秒
なお，めっき層中のFe含有量は合金化条件の調整により制御した。セ【００２０】かくして得られた合金化溶融めっき鋼板の・・・耐パウダリング性（めっき密着性）について調査した。また，この鋼板から・・・試験片を採取して引張試験を行った。得られた結果を，めっき層の組成とともに，表２に示す。なお，各特性の評価方法は次のとおりである。・・・
ソ【００２１】＜めっき密着性（耐パウダリング性）＞パウダリング試験（６０度曲げ曲げ戻し試験を行い，蛍光Ｘ線分析により試験後の剥離Zn強度を測定）により・・・評価した。・・・
タ【００２２】【表１】
鋼    Ｃ     Si    Mn    Ｐ      Al      Ti     Nb    Ｂ      Mo１    0.07   －    2.0   0.01    0.035   －     －    －      －２    0.10   0.1   1.9   0.005   0.04    0.04   0.07－        0.2３    0.03   －    1.7   0.01    0.03    －     0.04－        0.1４    0.15   1.0   2.2   0.008   0.04    －     －    －      －５    0.18   1.0   3.1   0.01    0.03    0.12   －    －      －
・・・
チ【００２３】【表２】
めっき層組成（質量％）（判決注「質量比」とあるのは，質量％の誤記と認める。）
鋼・・・Fe     Al     Pb      Mn溶融めっき性    耐パウダリング性
（％）（％）    （％）(mg/㎡）
発明例１１        8.5    0.18   0.002   20    １          １発明例２２        10.0   0.25   0.003   30    １          １発明例３３        11.5   0.35   0.004   40    １          １発明例４４        12.0   0.20   0.005   60    １          ２発明例５５        11.0   0.30   0.009   70    １          ２
・・・
２取消事由１（引用発明の認定の誤り）について
審決は，引用発明について，引用例の【表１】の鋼１ないし鋼５，及び，【特許請求の範囲】の【請求項１】の記載に基づき，Ｃ含有量の下限は鋼３から，Ｃ含有量の上限は鋼５から，Si含有量の下限は鋼１又は鋼３から，Si含有量の上限は鋼４又は鋼５から，Mn含有量の下限は【請求項１】の「Mn：0.1質量％以上を含有する」から，Mn含有量の上限は鋼５から，Ｐ含有量の下限は鋼２から，Ｐ含有量の上限は鋼１，鋼３又は鋼５から，Al含有量の下限は鋼３又は鋼５から，Al含有量の上限は鋼２又は鋼４からそれぞれ求め，上記第２の３の(2)のア記載のとおり認定した。
しかし，審決の認定は，以下のとおり誤りである。
(1)引用例の【表１】には，独立した５種の鋼が例示され，鋼１ないし鋼５には，含有されている元素の含有量が示されている。


ところで，合金においては，それぞれの合金ごとに，その組成成分の一つでも含有量等が異なれば，全体の特性が異なることが通常であって，所定の含有量を有する合金元素の組合せの全体が一体のものとして技術的に評価されると解すべきである。本件全証拠によっても，「個々の合金を構成する元素が他の元素の影響を受けることなく，常に固有の作用を有する」，すなわち，「個々の元素における含有量等が，独立して，特定の技術的意義を有する」と認めることはできない。したがって，引用例に，複数の鋼（鋼１ないし鋼５）が実施例として示されている場合に，それぞれの成分ごとに，複数の鋼のうち，別個の鋼における元素の含有量を適宜選択して，その最大含有量と最小含有量の範囲の元素を含有する鋼も，同様の作用効果を有するものとして開示がされているかのような前提に立って，引用発明の内容を認定した審決の手法は，技術的観点に照らして適切とはいえない。上記１(2)カないしサによれば，引用例には，成分間の相互作用を前提とした各種機構により鋼の強化を図るため，一般に，鋼成分として，Si，Mn，Ｐ，Ti，Nb等の元素が添加され，これらの添加元素のうち，Siは特にめっき性を阻害する元素であるので，鋼板には積極的には含有させないか，含有させる場合でも少量のみとすれば，めっき性への阻害要因を排除できること，Ｐは，強化作用は大きいが合金化を遅滞させるという不利な影響も有しているので，鋼板中の含有量を低下させることで対処できること，Mnは，強化元素として一般的に多用されるが，高Mn量を含有する高張力合金化溶融亜鉛めっき鋼板では，合金化めっき層中のMn濃度の上昇を生じて，溶融めっき性や耐パウダリング性への悪影響が顕在化すること，鋼板のMn含有量が1.0質量％以上の高い量であっても，合金化しためっき層中のMn量を100mg／㎡以下，好ましくは60mg／㎡以下に抑制することができれば，溶融めっき性や耐パウダリング性における問題点を解消することができること等が開示されていると認められる。そして，上記１(2)ウ，エによれば，引用例記載の発明は，高Mn系の高張力溶融亜鉛めっき鋼板における不めっき等の溶融めっき性不良や耐パウダリング性不良の問題を解決するものであり，優れた溶融めっき性や耐パウダリング性を安定して得られる高張力合金化溶融亜鉛めっき鋼板の提案を目的とすることも認められる。以上によれば，引用発明は，優れた溶融めっき性や耐パウダリング性を安定して得られる高張力合金化溶融亜鉛めっき鋼板の提案を目的とするところ，鋼においては，一般に，成分として添加される元素間の相互作用が高く，１つの鋼を組成する元素の組合せ及び含有量（含有する質量割合）が，一体として，鋼の特性を決定する上で重要な技術的意義を有することが認められる。引用例の上記説明は，各元素ごとに，５つの独立した任意の鋼の中から含有量の最大値と最小値の範囲の含有量により組成される，あたかも１種の鋼において，特定の性質（優れた溶融めっき性や耐パウダリング性を安定して得られる高張力合金化溶融亜鉛めっき鋼板）を有することを開示したことを意味するものでもなく，具体的な鋼の組成及び性質を特定したものと理解することもできない。したがって，審決のした引用発明の認定は，誤りというべきである。(2)この点，被告は，引用例の記載を総合すれば，審決の認定した引用発明が記載されているといえる，引用例記載の高張力合金化亜鉛めっき鋼板は，Mn等の元素を一定の数値範囲で含有する高張力鋼板に適用されるものであって，実施例に番号１ないし６の鋼が記載されているが，それが適用範囲の全てではないとして，審決の引用発明の認定に誤りはない旨主張する。
しかし，被告の主張は失当である。
被告の上記主張は，引用例において鋼を組成する成分（元素）の含有量の数値が記載されていれば，当該記載された数値範囲の含有量の成分を有する発明が総合的に開示されているとの理解を前提とするものである。しかし，上記(1)のとおり，引用例記載の発明の課題は，鋼の特性を利用して解決されるものであるところ，引用例には，１つの鋼を組成する成分の組合せ及び含有量が，一体として，鋼の特性を決定する上で重要な技術的意義を有することが示されているから，各成分の組合せや含有量を「一体として」の技術的意義を問題とすることなく，記載された含有量の個々の数値範囲の記載を組み合わせて発明の内容を理解することは，適切を欠く。
(3)以上のとおり，審決は，引用発明の認定に誤りがある。
３取消事由２（相違点の看過等）について
審決は，本願発明における鋼板のＣ，Si，Mn，Ｐ及びsol.Alの含有量，並びに，合金化溶融亜鉛めっき層のFe及びAlの含有量の数値範囲と，引用発明における鋼板のＣ，Si，Mn，Ｐ及びsol.Alの含有量，並びに，合金化溶融亜鉛めっき層のFe及びAlの含有量の数値範囲とが重複することを理由として，これらの含有量を相違点とは認定せず，本願発明と引用発明との相違点を上記第２の３の(2)のウ記載の３点のみ認定した。
しかし，仮に，審決の認定した引用発明を前提としても，相違点の認定には誤りがある。すなわち，


平成２７年３月１０日判決言渡
平成２６年（行ケ）第１００８２号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２７年２月２４日
判決
原                  告        ベーアーエスエフシュバイツ    アーゲー訴訟代理人弁理士          津    国              肇
田    中    洋    子
川    田    秀    美
訴訟復代理人弁理士         膝    舘    祥    治被                  告        特許庁   長官指定代   理人       日比    野    隆    治
山    田              靖
新居    田    知    生
板    谷    一    弘
堀    内    仁    子
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１原告の求めた裁判
特許庁が不服２０１２－２６１５１号事件について平成２５年１１月１８日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は，①補正却下の当否及び②進歩性判断の当否である。
１特許庁における手続の経緯
原告の前身であるチバホールディング    インコーポレーテッドは，平成１５年１月２３日を国際出願日とする特許出願（特願２００３－５６３５０９号。パリ条約による優先権主張：平成１４年１月３１日（本願優先日），欧州特許庁）の一部について，平成２０年９月２４日，発明の名称を「ミクロ顔料混合物」とする分割出願をした（特願２００８－２４４１９０号，特開２００９－８４５７２号，甲３）が，平成２４年８月２８日，拒絶査定を受け（甲６），同年１２月２８日，審判請求をするとともに手続補正（本件補正，甲７の１，２）をした。特許庁は，平成２５年１１月１８日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同審決謄本は，同年１２月３日に原告に送達された。本願出願人であるチバホールディング    インコーポレーテッドは，平成２１年６月２３日，ビーエーエスエフスペシャルティ    ケミカルズホールディングゲーエムベーハーに合併されたが，同社は，平成２２年４月２６日，名称を現在の「ベーアーエスエフシュバイツ    アーゲー」へ変更した（甲８，９の１，９の２，１０）。
２本願発明の要旨
(1)本件補正前の請求項１記載の発明（補正前発明）の要旨は，以下のとおりである（甲５）。
「【請求項１】
（ａ）式：
【化１】
〔式中，Ｒ１は，Ｃ１～Ｃ１２アルキル；又はフェニル置換Ｃ１～Ｃ１２アルキルで
ある〕
の微粉化ＵＶ広域吸収体１～６０重量％と，
（ｂ）疎水性表面を付与するために，金属セッケンで被覆された油分散化二酸化
チタン１～６０重量％
とを含む，ＵＶ－吸収体混合物。」
(2)本件補正後の請求項１記載の発明（補正発明）の要旨は，以下のとおりである（甲７の２。下線部を付した部分が本件補正で追加，変更された部分である。）。
「【請求項１】
（ａ）式：
【化１】
〔式中，Ｒ１は，Ｃ１～Ｃ１２アルキル；又はフェニル置換Ｃ１～Ｃ１２アルキルで
ある〕
の微粉化ＵＶ広域吸収体１～６０重量％と，
（ｂ）平均粒径が１０ｎｍ～１５０ｎｍの粒状二酸化チタンを含み，ＴｉＯ２の量は，分散物が４０重量％を超える固体含量を有するような量であり，オイルが，植物油，脂肪酸グリセリド，脂肪酸エステル又は脂肪族アルコールから選択される，
オイル分散物１～６０重量％
とを含む，ＵＶ－吸収体混合物。」
３審決の理由の要点（争点と関係が薄い部分はフォントを小さく表記する。）本件補正は，補正の要件を満たさず，補正前発明は，特開２００１－１５１６５７号公報記載の発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に想到できたから，特許法２９条２項により特許を受けることができない。
(1)補正却下
本件補正は，請求項１の「（ｂ）」において，補正前の「二酸化チタン」が，「疎水性表面を付与するために，金属セッケンで被覆された」ものであったものを，当該記載を削除して，「金属セッケンで被覆され」ないものにまで拡張するとともに，「平均粒径が１０ｎｍ～１５０ｎｍの粒状」であり，また，「分散物が４０重量％を超える固体含量を有するような量であり，オイルが，植物油，脂肪酸グリセリド，脂肪酸エステル又は脂肪族アルコールから選択される，オイル分散物」であるという，金属セッケンによる被覆とは関係のない事項について限定するものであるから，本件補正は，平成１８年法律第５５号改正附則３条１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（平成１８年改正前特許法）１７条の２第４項２号に規定された「特許請求の範囲の減縮」に該当しない。また，本件補正が，平成１８年改正前特許法１７条の２第４項１号に規定された請求項の削除，同３号に規定された誤記の訂正，同４号に規定された明りょうでない記載の釈明のいずれにも該当しないことは明らかである。したがって，本件補正は，平成１８年改正前特許法１７条の２第４項に違反するので，同法１５９条１項の準用する同法５３条１項により却下すべきものである。
(2)補正前発明の進歩性
ア特開２００１－１５１６５７号公報（甲１。刊行物１）記載の発明（引用発明）の認定


「オキシエチレン化ポリジメチル／メチルセチルメチルシロ   キサン（ABIL    EM90D-GOLDSCHMIDT）２グラム，フェニルトリメチルシロキシトリシロキサン（DOWCORNING    556COSMETICgrade    fluid-DOWCORNING）    ３グラム，C１２／C１５アルコールベンゾアート（WITOCONOLTN-WITOCO）    ８グラム，TINOSORBM   の名で市販の微粒化形態のメチレンビス（テトラメチルブチルヒドロキシフェニルベンゾトリアゾール）平均粒径：150nm～200nm５グラム，ドロメトリゾールトリシロキサン２グラム，２，４－ビス－｛４－［２－エチルヘキシルオキシ］－２－ヒドロキシフェニル｝－６－（４－メトキシフェニル）－１，３，５－トリアジン２グラム，酸化チタン（TITANIUM    DIOXIDEMT    100TVTAYCA）    ３グラム，グリセリン５グラム，硫酸マグネシウム    ０．７グラム，防腐剤適量，及び脱塩水    組成物全体を１００ｇとする量を含むＷ／Ｏエマルション組成物。」
イ補正前発明と引用発明の対比
（一致点）
（ａ）式：
【化１】
〔式中，Ｒ１は，Ｃ１～Ｃ１２アルキル；又はフェニル置換Ｃ１～Ｃ１２アルキルである〕
の微粉化ＵＶ広域吸収体１～６０重量％と，
（ｂ）二酸化チタン１～６０重量％
とを含む，ＵＶ－吸収体混合物。」
（相違点）
二酸化チタンが，補正前発明においては「疎水性表面を付与するために，金属セッケンで被覆された油分散化二酸化チタン」と特定されているのに対し，引用発明においてはそのような
特定がなされていない点
ウ判断
引用発明の「酸化チタン（TITANIUMDIOXIDE    MT100TV    TAYCA）」は，国際公開第００／０２５２９号（甲２の１。刊行物２。刊行物２は英文で記載されているから，これに対応する日本語の公開特許公報である特表２００２－５２０２６４号公報（甲２の２）による。）によれば，アルミナとステアリン酸アルミニウムで被覆した二酸化チタンであると認められる。
他方，本願明細書の【００１３】の記載によると，補正前発明に係る「油分散化二酸化チタン」とは，「微粉化二酸化チタン」を「ステアリン酸アルミニウム」等の「金属セッケンで被覆」したものを意味すると認められる。よって，引用発明における「酸化チタン（TITANIUMDIOXIDE    MT100TV    TAYCA）」は，補正前発明の詳細な説明において金属セッケンとして挙げられている「ステアリン酸アルミニウム」で被覆された「酸化チタン」であるから，補正前発明の「金属セッケンで被覆された油分散化二酸化チタン」に相当する。そして，刊行物２に記載されているとおり，一般的に，「脂肪酸と1価又は多価金属・・・との塩」による被覆は，「疎水性」を付与する目的で行われると認められ，特に，引用発明の「酸化チタン」におけるステアリン酸アルミニウムによる被覆を，「疎水性表面を付与するため」のものとすることは容易になし得るものである。また，それによる格別の効果も認められない。
以上のとおり，補正前発明は，本願優先日前に頒布された刊行物１及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項により特許を受けることができない。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（補正却下の判断の誤り）
本件補正の目的は，審決が認定したように「二酸化チタン」の内容を補正することではなく，「油分散化二酸化チタン」の内容を明確に限定的に減縮することである。ＳＰＦ値に関して相乗作用効果を示す特定の微粉化有機ＵＶ吸収体及び微粉化無機顔料の混合物を提供するという発明の技術的課題の解決手段として，従来技術の小さな粒径の二酸化チタンではなく，油分散化二酸化チタンを用いている点に鑑みると，補正発明に係る「油分散化二酸化チタン」との用語は，一体不可分であって，単なる「二酸化チタン」とは異なる概念を示す。したがって，「油分散化」と「二酸化チタン」とを分説して解釈すべきではない。それにもかかわらず，審決は，補正発明の技術的課題の解決手段を考慮せずに，補正前発明の構成要件（ｂ）を細かく分説した上で補正の目的を判断したものであって，発明の構成要件の認定手法，ひいては補正の目的の認定手法として妥当性を欠く。
本願明細書の【００１３】に「油分散化二酸化チタン（本発明に係る）は，微粉化二酸化チタンであり」と記載されていること，【００９６】に「実施例２：微粉化二酸化チタンの調製」として「オイル分散物を製造するための方法」が具体的に記載されていることからすると，本件補正は，補正前発明における「油分散化二酸化チタン」の内容を具体的に規定したものであり，「油分散化二酸化チタン」の下位概念に相当するから，本件補正の目的は，特許請求の範囲の減縮といえる。２取消事由２（補正前発明に関する容易想到性についての判断の誤り）
(1)引用発明
刊行物１に記載された発明は，有機ＵＶ遮蔽剤と非遮蔽の特定のオルガノ修飾シリコーンとを必須の構成要件とし，安定性と耐水性が良好なエマルションを提供することを技術的課題とするものであるが，「ナノ顔料類をさらに含有してもよい」と記載されているとおり，二酸化チタンは単なる任意成分にすぎない。そして，刊行物１には，二酸化チタンとして，具体的には，「酸化チタン（TITANIUMDIOXIDEMT100TVTAYCA）」のみが開示されているが，これは「アルミナとステアリン酸アルミニウムで被覆した」二酸化チタンであって，粉末状の酸化チタンナノ顔料である。
(2)補正前発明の認定の誤り
補正前発明の技術的課題は，ＳＰＦ値に関して相乗作用効果を示す特定の微粉化有機ＵＶ吸収体及び微粉化無機顔料の混合物を提供することである。したがって，その解決手段としての必須構成要件である「油分散化二酸化チタン」は，特定の微粉化有機ＵＶ吸収体との組合せにおいて，ＳＰＦ値に関して相乗作用効果を示すものを意味すると解すべきである。そして，本願明細書【００１３】の「油分散化二酸化チタン（本発明に係る）は，微粉化二酸化チタンであり，微粉化二酸化チタンの粒子は，疎水性表面性能を示し」という記載と，具体的態様が記載された実施例２（【００９６】）の記載を考慮すれば，補正前発明の「油分散化二酸化チタン」とは，「疎水表面性能が付与された微粉化二酸化チタン」が「オイル中に分散されたオイル分散物」であると解釈すべきである。
(3)相違点の認定及び判断の誤り


そうすると，補正前発明における「油分散化二酸化チタン」は，オイル中に分散されたオイル分散物であるのに対し，公刊物１に記載された酸化チタンは，粉体状である点で相違する。
補正前発明における技術的課題は，「ＳＰＦ値に関して相乗作用効果を示す特定の微粉化有機ＵＶ吸収体及び微粉化無機顔料の混合物の提供」にあるのに対し，引用発明の技術的課題は，「安定性と耐水性が良好なエマルションの提供」にあり，補正前発明と引用発明とでは，解決すべき技術的課題が相違する。また，刊行物１及び２には，オイル分散物である「油分散化二酸化チタン」について記載されておらず，それについての示唆もない。さらに，刊行物１における「通常の抗日光組成物で一般に得られるものに匹敵する抗日光組成物を得ることを可能にする」との記載からすると，引用発明は，ＳＰＦ値において相乗作用効果を奏さないと解される。そうすると，引用発明の「粉体状」の二酸化チタンに代えて，「オイル分散物」である「油分散化二酸化チタン」を採用することには相当の困難性があるというべきであって，補正前発明が，当業者が容易に発明できたものであるとの審決の判断には，誤りがある。
なお，審決の認定したとおり，補正前発明の「油分散化二酸化チタン」を，微粉化二酸化チタンをステアリン酸アルミニウム等の金属セッケンで被覆したものであることを前提としても，補正前発明は，当業者が容易に想到できる発明とはいえない。補正前発明における「油分散化二酸化チタン」は，疎水性表面性能が付与された粒子であるのに対し，引用発明に開示された酸化チタンは，アルミナとステアリン酸アルミニウムとで被覆された粒子であり，親水性と疎水性とを併せ持つ両親媒性の粒子であって，両者ではエマルション組成物における挙動が大きく異なるから，この点の相違点を捨象することは誤りであるし，両親媒性の無機顔料に変えて疎水性表面を付与する構成をあえて採用する動機付けはない。
第４被告の反論
１取消事由１に対し
補正対象の認定に関する審決の手法に誤りはない。
審決は，本件補正の検討に際し，補正前発明に係る「疎水性表面を付与するために，金属セッケンで被覆された油分散化二酸化チタン」を分説して解釈しているわけではなく，一体不可分のまとまりのある構成，すなわち，「疎水性表面を付与するために，金属セッケンで被覆された」という技術的事項と「油分散化」という技術的事項の両者を兼ね備えた「二酸化チタン」として認識している。審決は，補正対象を，単なる「二酸化チタン」の内容の補正と認定したのではない。原告の主張は，補正前発明に係る「疎水性表面を付与するために，金属セッケンで被覆された油分散化二酸化チタン」という用語について，「疎水性表面を付与するために，金属セッケンで被覆された」という技術的事項を考慮せず，単なる「油分散化二酸化チタン」と捉えて補正対象を解釈している点において，補正対象の認定手法として妥当性を欠く。補正前発明の技術的課題の解決の観点からみても，当該「疎水性表面を付与するために，金属セッケンで被覆された」という技術的事項を切り離して，上記用語の技術的意義を解釈すべき理由は見当たらない。本件補正は，「疎水性表面を付与するために，金属セッケンで被覆された油分散化二酸化チタン」を「平均粒径が１０ｎｍ～１５０ｎｍの粒状二酸化チタンを含み，ＴｉＯ２の量は，分散物が４０重量％を超える固体含量を有するような量であり，オイルが，植物油，脂肪酸グリセリド，脂肪酸エステル又は脂肪族アルコールから選択される，オイル分散物」と補正しようとするものであるから，少なくとも「疎水性表面を付与するために，金属セッケンで被覆された」という技術的事項を削除するものであることは明らかである。また，「油分散化」とは，金属セッケンによる被覆がもたらす「油分散性の」，「油相への分散に適した」といった性状を単に表現したものにすぎず，「油分散化二酸化チタン」自体が「オイル分散物」であるとはいえない。したがって，本件補正は，補正前発明に係る「疎水性表面を付与するために，金属セッケンで被覆された油分散化二酸化チタン」を下位概念化するものではない。
したがって，本件補正の目的が限定的減縮に該当しないとした審決の判断に誤りはない。
２取消事由２に対し
取消事由２の根幹をなすのは，補正前発明に係る「油分散化二酸化チタン」とは「オイル分散物」のことであるとの解釈であり，これは上記取消事由１と相通ずるものであるところ，上記１のとおり，この原告の解釈が誤りである以上，取消事由２もまた理由がない。
(1)補正前発明の認定の誤り
審決の補正前発明の認定に誤りはない。
補正前発明に係る「油分散化二酸化チタン」は，その文言から理解されるとおり，「油分散化」という修飾を伴うものの，「二酸化チタン」であることに違いはないから，二酸化チタンを含む混合物である「オイル分散物」を意味するとはいえない。本願明細書の【００１３】，【００１４】，【００９６】の記載を見ても，「油分散化二酸化チタン」を「オイル分散物」と解釈する理由は見当たらない。本願明細書全体を精査すると，【００１６】に「本発明の使用に適切なＵＶ吸収体混合物は，種々の方法において調製できる。」と記載され，【００２０】に「微粒子の調製に適切なあらゆる公知のプロセスを，微粉化ＵＶ吸収体の調製に使用することができ」ると記載されるとともに，その一例として「硬質粉砕媒体，例えばボールミル中のジルコニウムシリケートボール及び水中又は適切な有機溶媒中の保護界面活性剤又は保護ポリマーを用いた湿式磨砕（ポンピング可能な分散物のための低粘度微粉化プロセス）」と記載されていること，【００９７】には，【００９６】とは異なる調製手法として「１５０nm未満の平均一次粒径を有する無塵及び安定な固体微粉化ＵＶフィルターを作成するための別の方法」が記載されていること，【００２６】には，「微粉化ＵＶ吸収体混合物はまた，粉末形態で乾燥して使用できる。」とも記載されていることを総合すると，【００９６】の「実施例２：微粉化二酸化チタンの調製」は，単に微粉化二酸化チタンの調製手法の一例（上記【００２０】記載の湿式磨砕の例）を示すにとどまり，「油分散化二酸化チタン」と「オイル分散物」が同等であることを裏付けるものではない。


原告の主張に従い，「油分散化二酸化チタン」という文言を「オイル分散物」に置き換えると，「金属セッケンで被覆されたオイル分散物」となるところ，油相であるオイル分散物を金属セッケンで被覆するという技術的に不可解なものとなってしまうし，「１～６０重量％」という含有量が規定する対象物も変更されてしまうから，かかる主張は取り得ない。
(2)相違点の認定及び判断の誤り
補正前発明の認定に誤りはないから，原告の主張するような新たな相違点は存在しないし，その点の判断も不要である。
なお，引用発明における「粉体状」の二酸化チタンに代えて，「オイル分散物」である「油分散化二酸化チタン」を採用することには相当の困難性があるとはいえない。化粧品用超微粒子酸化チタンは，超微粒子であるがゆえに，使用上の問題点として，「分散性」の問題が知られており，その改良手法として，高級脂肪酸などの有機物を表面処理することはもとより，予め油に高度に分散させておくことも，当業者間において既に周知である（乙１）。そして，引用発明は，「Ｗ／Ｏエマルション組成物」であるところ，その成分である「酸化チタン（TITANIUMDIOXIDE    MT100TVTAYCA）」，すなわち，疎水性表面を有する，金属セッケンで被覆された二酸化チタンは，当該Ｗ／Ｏエマルション組成物の油相に分散することができ，なおかつ分散しているものであるから，これを「油分散化」なる用語を用いて特定することに困難性はないし，このように油相に分散された形態は，一種の「オイル分散物」にほかならない。本願明細書には，粉末状の二酸化チタンをオイル分散物にすることによって有利な効果があることを認めるに足りる記載は見出せない。
第５当裁判所の判断
１取消事由１について
(1)本願明細書の記載事項
「二酸化チタン」及び「油分散化二酸化チタン」に関して，本願明細書（甲３）には，次のとおりの記載がある。
【０００９】
「微粉化ＴｉＯ２」とは，２００nm未満，好ましくは１０～１００nm，最も好ましくは２５～６０nmの平均一次粒径を有する酸化チタンの粒子を意味する。
【００１０】
有機化合物と共照射する場合，これらの微細な金属酸化物の光酸化的欠点を減らすために，２％～１５％の範囲の，シリカ（ＳｉＯ２），アルミナ（Ａｌ２Ｏ３），水酸化アルミニウム（ＡｌＯＨ３）又は二酸化ジルコニウム（ＺｒＯ２）のような無機化合物を用いた前被覆が必要である。
【００１１】
さらに，有機処理（表面被覆）は，ＴｉＯ２の微細粒子の分散性を改良するために頻繁に使用され；有機物質の例は，脂肪酸及びその誘導体（金属セッケン），又はメチコーン，ジメチコーン又はトリエトキシカプリルイルシランのようなシリコーン，又はEuropeanUV   SunFiltersConference   Proceedings，Benefitsofsurfacecoatingon    micro-fineoxides   ，T.Miyoshiら，   MiyoshiKasei    Inc.，章「Surface-coatedmicro-finemetal   oxides」，ｐｐ８４～８５中に開示されている物質である。
【００１２】
水分散化二酸化チタンは，微粉化二酸化チタンであり，この微粉化二酸化チタン粒子を，粒子に親水性表面性能を付与する物質で被覆する。このような物質の例としては，シリカ，酸化鉄，アルミナ又は亜鉛が挙げられる。
【００１３】
油分散化二酸化チタン(本発明に係る)は，微粉化二酸化チタンであり，微粉化二酸化チタンの粒子は，疎水性表面性能を示し，この目的のために，微分化二酸化チタンの粒子を，ポリメチルメタクリレート，イソプロピルチタントリイソステアレート，ステアリン酸アルミニウム，ステアリン酸マグネシウム，ラウリン酸アルミニウム又はステアリン酸亜鉛，メチル水素ポリシロキサン，酸化ポリシロキサン，グリセリン，ステアリルアルコール，Ｓｔｅａｒｅｔｈ－７，Ｓｔｅａｒｅｔｈ－１０，ステアリン酸，ラウリル酸，シメチコーン又はジメチコーンのような金属セッケンで被覆する。
【００１４】
微粉化二酸化チタンは，化粧品最終配合物の製造中に，水相（水分散化）又は油相（油分散化）のいずれかに組み込むことができる。
【００１５】
本発明のさらなる実施形態では，水分散化微粉化二酸化チタン及び油分散化二酸化チタンの両方の混合物を，本ＵＶ吸収体混合物において使用する。
・・・
【００９６】
実施例２：微粉化二酸化チタンの調製：
オイル分散物を製造するための方法は，粒状粉砕媒体の存在下で，上記オイル中のＴｉＯ２のための有機分散剤の存在下で，オイル中の粒状二酸化チタンを微分化する工程であって，ここで，上記ＴｉＯ２の量は，分散物が４０重量％を超える固体含量を有するような量である工程と，粒状ＴｉＯ２が１０nm～１５０nmの平均粒径を有するような時間，上記微粉化する工程を続ける工程とを含む。この方法は，ＧＢ－Ａ－２２０６３３９Ａに記載されている。オイルは，植物油，脂肪酸グリセリド，脂肪酸エステル又は脂肪族アルコールであってもよい。典型的には，分散剤は，ヒドロキシカルボン酸又は遊離カルボン酸のポリエステル又は塩，脂肪酸アルカノールアミド及びカルボン酸のモノエステル及びそれらの塩，あるいはアクリル酸又はメタクリル酸のポリマー又はコポリマーとして，例えば，このようなモノマーのブロックコポリマーのような代替の分散剤であってもよい。使用する分散剤の量は，ＴｉＯ２の重量に基づいて，５％～３５重量％，好ましくは５％～２０重量％の量であってもよい。
【００９７】
１５０nm未満の平均一次粒径を有する無塵及び安定な固体微粉化ＵＶフィルターを作成するための別の方法は，ＵＳ－Ａ－５８１１０８２に記載されている。ＴｉＯ２顔料１０～８０重量部は，ワックス；天然ワックス，例えば植物ワックス（カルナウバ，カンデリラ，ホホバ），動物ワックス（ミツロウ，ラノリンワックス），鉱物ワックス（パラフィン，セレシン，オゾケライト）又は合成ワックス（ポリエチレンワックス，プロピレンワックス，長鎖脂肪族アルコールワックス，長鎖カルボン酸ワックス）又はろう状界面活性剤（陰イオン性，陽イオン性，非イオン性）９０～２０重量部中に分散される。
(2)本件補正について


本件補正は，特許請求の範囲請求項１の（ｂ）成分を「疎水性表面を付与するために，金属セッケンで被覆された油分散化二酸化チタン」から「平均粒径が１０ｎｍ～１５０ｎｍの粒状二酸化チタンを含み，ＴｉＯ２の量は，分散物が４０重量％を超える固体含量を有するような量であり，オイルが，植物油，脂肪酸グリセリド，脂肪酸エステル又は脂肪族アルコールから選択される，オイル分散物」に補正しようとするものである。
本件補正前の「油分散化」の意味は，特許請求の範囲の記載からは必ずしも判然としないが，発明の詳細な説明における【００１３】，【００１４】の記載を踏まえると，「金属セッケンで被覆された油分散化二酸化チタン」とは，微粉化され，疎水性表面性能を示し，油相に分散化することができるように金属セッケンで被覆された「二酸化チタン」を意味すると解される。したがって，補正前発明のＵＶ－吸収体混合物における，「二酸化チタン」は，金属セッケンで被覆されたものに限られていたというべきである。
一方，補正発明における「オイル分散物」は，「二酸化チタン」がオイルに分散されてなる分散物であるが，特許請求の範囲の記載上，「二酸化チタン」に「金属セッケンで被覆された」という制限がなくなっている以上，金属セッケンで被覆されているものといないものの両方を含むといわざるを得ないから，金属セッケンで含まれていなかったものを新たに発明の対象に加えたことになる。また，補正発明における「二酸化チタン」は，「オイル分散物」の一成分にすぎず，「オイル分散物」そのものではないから，「オイル分散物」中における「二酸化チタン」以外の成分であるオイル等の成分が，補正前発明には含まれていなかったにもかかわらず，補正発明ではその対象となり，発明の対象が付加されたことになる。したがって，本件補正は，（ｂ）成分を限定的に減縮するものではなく，そのものの意味するところを変更するものであるから，特許法１７条の２第４項いずれの号に規定された事項にも該当しない。
(3)原告の主張について
ア原告は，「油分散化二酸化チタン」は，単なる二酸化チタンとは異なる概念であって，審決が，「油分散化」と「二酸化チタン」とを分説して解釈したのは，本願発明の技術的課題の解決手段を考慮しない点において，誤りである旨主張する。しかしながら，「油分散化」という文言は，「二酸化チタン」と分説するか否かにかかわらず，「二酸化チタン」にかかる修飾語として，「二酸化チタン」自体の性状を表す語句であるし，かかる要件が，金属セッケンによる被覆がもたらす親油性を表現するもので，本願発明の技術的課題を解決するためのものであることを，審決も前提にした上で，「油分散化」の意味を検討し，補正の目的を認定・判断しているから，審決の判断手法に問題はない。原告は，分説をしなければ，あたかも，補正前発明における「油分散化二酸化チタン」の意味が，発明の対象物であるはずの「油に分散された二酸化チタン」ではなく，「二酸化チタンを含有するオイル分散物」と解釈可能であるかのごとき，誤った前提に立つものであって，採用できない。イ原告は，本願明細書には「油分散化二酸化チタン（本発明に係る）は，微粉化二酸化チタンであり」（【００１３】）と記載され，「実施例２：微粉化二酸化チタンの調製」として「オイル分散物を製造するための方法」が具体的に記載されているから，本件補正は，補正前発明における「油分散化二酸化チタン」の内容を具体的に規定するものであって，特許請求の範囲の減縮を目的とするものである旨主張する。
しかしながら，【００１２】に「水分散化二酸化チタンは，微粉化二酸化チタンであり」との記載があることや【００１５】において微粉化二酸化チタンにつき「水分散化」「油分散化」の２種類について記載があることを併せ考えると，「微粉化二酸化チタン」が「油分散化二酸化チタン」と同義とはいえない。【００１３】の「油分散化二酸化チタン（本発明に係る）は，微粉化二酸化チタンであり」との記載は，その直後に，その表面が金属セッケンにより被覆されていることの記載が併せてあることからすると，「油分散化二酸化チタン」が微粉化された形態のものであることを意味するにすぎないと解される。また，「微粉化二酸化チタンの調製」と題する実施例２には，オイル中で粒状二酸化チタンを微粉化してオイル分散物を製造する方法が記載されているが，二酸化チタンの表面を金属セッケンで被覆することについては記載がないから，実施例２は，表面が金属セッケンにより被覆されている「油分散化二酸化チタン」の製造，すなわち，補正前発明の製造を説明するものとはいえず，実施例２に関する【００９６】の記載をもって，補正前発明における「油分散化二酸化チタン」を解釈することもできない。
したがって，本願明細書の記載から原告の主張を導くことはできず，採用できない。
(4)小括
以上のとおりであるから，取消事由１は理由がない。
２取消事由２について
(1)刊行物１（特開２００１－１１５１６５７号公報。甲１）の記載事項刊行物１には，次のとおりの記載がある。
【特許請求の範囲】
【請求項１】（ａ）少なくとも１つの水性相と（ｂ）少なくとも１つの脂肪相；（ｃ）エマルションに不溶の少なくとも１種の有機ＵＶ遮蔽剤を，平均粒子径が０．０１～２μｍの範囲で変わる微粒化された形態で含む，ＵＶ線を遮蔽すること
ができる少なくとも１種の光保護系；
（ｄ）オキシアルキレン化基を含んでなる少なくとも１種の非遮蔽オルガノ修飾シリコーン，を含有し，上記不溶性有機ＵＶ遮蔽剤が，微粒化された２，４，６－トリス［ｐ－（２’－エチルヘキシル－１’－オキシカルボニル）アニリノ］－１，
３，５－トリアジンと，次の構造；
を有する化合物とは異なることを特徴とする化粧品用又は皮膚用の油中水型エマルション。
・・・
【発明の詳細な説明】
・・・
【０００７】本出願人は，驚くべきことにまた予期しないことに，エマルションの相に不溶性の微細化された不溶形態での少なくとも１種の有機ＵＶ遮蔽剤と少なくとも１種の非遮蔽の特定のオルガノ修飾シリコーンを含む特定のエマルションが，化粧品性能の特徴が油／水又は水／油エマルションの形態の通常の抗日光組成物で一般に得られるものに匹敵する抗日光組成物を得ることを可能にするばかりでなく，良好な安定性と高められた水に対する安定性を示すことを発見した。これらの発見が本発明の基礎をなす。
・・・
【００３１】本発明に係るベンゾトリアゾールタイプの有機ＵＶ遮蔽剤としては，
次の構造：


［上式中，Ｔ１２及びＴ１３は，同一でも異なっていてもよく，Ｃ１－Ｃ４アルキル，Ｃ５－Ｃ１２シクロアルキル又はアリール残基から選ばれる一又は複数の基で置換されていてもよいＣ１－Ｃ１８アルキル基を示す］を有するメチレンビス（ヒドロキシフェニル－ベンゾトリアゾール）誘導体を挙げることができる。これらの化合物はそれ自体既知であり，米国特許第５２３７０７１号，同第５１６６３５５号，英国特許出願公開第２３０３５４９号，ＤＥ１９７２６１８４号及び欧州特許出願公開第８９３１１９号（本明細書の一部を構成する）に記載されている。【００３２】上記の式（８）において，Ｃ１－Ｃ１８アルキル基は，直鎖状又は分枝状であり，例えば，メチル，エチル，ｎ－プロピル，イソプロピル，ｎ－ブチル，イソブチル，ｔｅｒｔ－ブチル，ｔｅｒｔ－オクチル，ｎ－アミル，ｎ－ヘキシル，ｎ－ヘプチル，ｎ－オクチル，イソ－オクチル，ｎ－ノニル，ｎ－デシル，ｎ－ウンデシル，ｎ－ドデシル，テトラデシル，ヘキシルデシル又はオクタデシルであり；Ｃ５－Ｃ１２シクロアルキルは例えばシクロペンチル，シクロヘキシル，シクロオクチルであり；アリール基は例えばフェニル又はベンジルである。【００３３】式（８）の化合物としては，次の構造を有するものが特に好適であ
る：
２，２’－メチレンビス［６－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４－（１，１，３，３－テトラメチルブチル）フェノール］なる命名の化合物（ａ）はフェアマウントケミカル社からミキシム（ＭＩＸＸＩＭ）ＢＢ／１００の名称で純粋な形態で，また，チバガイギー社からティノソーブ（ＴＩＮＯＳＯＲＢ）Ｍなる名称で微粒化された形態で販売されている。２，２’－メチレンビス［６－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４－（メチル）フェノール］なる命名の化合物（ｃ）は，フェアマウントケミカル社からミキシムＢＢ／２００の名称で販売されている。
・・・
【００４３】また，本発明に係る組成物は，人工的に皮膚を日焼けした状態にするための薬剤（自己サンタン剤），例えばジヒドロキシアセトン（ＤＨＡ）を更に含有してもよい。本発明の化粧品組成物は，また，被覆された又は被覆されていない，金属酸化物の顔料又はナノ顔料類（一次粒子の平均粒径：一般的に，５ｎｍ～１００ｎｍ，好ましくは１０ｎｍ～５０ｎｍ），例えば，全てそれ自体よく知られているＵＶ保護剤である，酸化チタン（アモルファス，又はルチル及び／又はアナターゼ型の結晶），酸化鉄，酸化亜鉛，酸化ジルコニウム又は酸化セリウムのナノ顔料類をさらに含有してもよい。一般的なコーティング剤はアルミナ及び／又はステアリン酸アルミニウムである。このような，被覆された又は被覆されていない金属酸化物のナノ顔料類は，特に，欧州特許出願公開第０５１８７７２号及び欧州特許出願公開第０５１８７７３号に記載されている。
・・・
【００４８】
・・・
実施例
【表１】
(2)引用発明の認定
刊行物１の実施例【表１】に記載された「酸化チタン（TITANIUMDIOXIDEMT   100TVTAYCA）」の組成，構造ないし性質は，製造販売元であるテイカ株式会社に対する調査嘱託の結果及び乙２によれば，二酸化チタンの表面を水酸化アルミニウムで被覆し，その上を更にステアリン酸アルミニウムとステアリン酸の複合層で被覆してなり，ステアリン酸のほとんどが水酸化アルミニウムとジステアリン酸アルミニウム（金属セッケン）を形成し，アルキル鎖を表層に向けて存在していることにより疎水性を呈するものであると認められる。ここにいう被覆層のステアリン酸アルミニウム及びジステアリン酸アルミニウムはいずれも金属セッケンである。この点，公開特許公報である刊行物２（特表２００２－５２０２６４号公報，甲２の２）には，同じ酸化チタンであるMT100TV   につき，アルミナとステアリン酸アルミニウムで被覆されていると記載されており（【００１９】），親水性，疎水性の両方の性質を持つかのような記載となっているが，同公報はフランス国のロレアルの特許出願に係るものにすぎないから，同公報中の記載が，製造販売元であるテイカ株式会社自身による構造の分析報告を覆すに足りるものではない。(3)相違点の認定及びそれについての判断について補正前発明の（ｂ）成分「疎水性表面を付与するために，金属セッケンで被覆された油分散化二酸化チタン」は，微粉化された二酸化チタンであって，表面が金属セッケンにより被覆されていることにより，油相に分散化するための疎水性表面性能が付与されたものである。他方，上記(2)のとおり，引用発明における二酸化チタンも，金属セッケンで被覆されたもので，表面は疎水性を有する。そうすると，審決は，補正前発明と引用発明の相違点として「二酸化チタンが，本件発明においては「疎水性表面を付与するために，金属セッケンで被覆された油分散化二酸化チタン」と特定されているのに対し，引用発明においてはそのような特定がなされていない点」を認定したが，実質的には，二酸化チタンの金属セッケンによる被覆が，補正前発明では「疎水性表面を付与するため」のものであるのに対して，引用発明では目的が不明である点ということになる。しかしながら，被覆の目的いかんによって発明の構成が変化するわけではないから，補正前発明と引用発明に構成上の実質的な相違点はないというべきである。したがって，相違点に係る容易想到性を問題とする余地もまたないし，補正前発明が引用発明にはない顕著な効果を見出したものとも認められない。
したがって，補正前発明は特許を受けることができないと判断した審決の結論に誤りはない。
(4)原告の主張について