(1)    審決は，相違点３のうち「スペーサ粒子の固着力が５μＮ／個以上」であることについて，「引用発明１における『スペーサ粒子』は基板に対して固着することが予定されていることが明らかである。」（４６頁下から３行～下から２行）とし，固着力が５μＮ／個以上とすることは，「好ましいとされる固着力を設計上適宜に定めた以上の意義を生じるものではない」（４７頁１４行～１５行）と判断した。しかし，引用発明１には接着成分が配合されていないスペーサ分散液であるから，当然にこのような固着力を取り得ないのであって，誤りである。取消事由１のとおり，引用発明１のスペーサ分散液及び引用発明２には接着成分が配合されていないのであるから，接着成分が配合されたスペーサ分散液とはその固着力の大きさも当然に異なるレベルのものである。甲１，甲３のいずれにも固着力について示唆すらされていないのに対して，訂正明細書（甲３３の３）では，段落【０１４７】に，「接着剤無しの表面処理スペーサの分散液をインクジェット装置で吐出した場合は１（μＮ／個）程度であり，本発明では５（μＮ／個）以上となる。」ことが記載されている。このように，甲１及び甲３には，接着成分を含有するスペーサ粒子分散液が記載されていないのであるから，そこでは乾燥後のスペーサ粒子の固着力が５（μＮ／個）以上にはなりえないことは明らかであり，固着力の大きさもレベルが異なる以上，設計上適宜に定められるものではない。(2)審決は，相違点３のうち「スペーサ粒子の最上部と基板との間隔のばらつきが１０％以下」であることについて，「許容されるばらつきの程度を設計上適宜に定めた以上の意義を生じるものではないと認められる。」（４７頁３４行～３５行）とした。しかし，引用発明１は接着成分が配合されていないスペーサ分散液であるから，当然にこのようなばらつきの程度を配慮する必然性がないのであって，上記判断は誤りである。
訂正発明１は，接着成分が配合されたスペーサ粒子分散液の液滴が乾燥し，その中心に向かって縮小する際，液滴中のスペーサ粒子同士の積み重なりが生じやすく，スペーサ粒子と基板との間に接着成分が入り込みセルギャップを不均一にし，基板間のギャップが正確に維持しにくいという問題点があることを見出し，これを解決したものであるから，許容されるばらつきの程度を設計上適宜に定めた以上の意義を生じるものではないなどとされるものではない。甲１及び甲３は，接着成分が配合されていないスペーサ粒子分散液であるから，上記スペーサ粒子同士の積み重なりが生じないのであり，スペーサ粒子の最上部と基板との間隔のばらつきが１０％以下とする課題自体がないのである。
なお，審決は，「ここで，『ばらつき（標準偏差）が１０％以下』とは，何の何に対する１００分率が１０％以下であることをいうのか不明であり，発明を特定する事項として適切とはいえないが，結局のところ，相違点３に係る訂正発明１における「スペーサ粒子」の最上部と基板との間隔のばらつきの特定は，許容されるばらつきの程度を設計上適宜に定めた以上の意義を生じるものではないと認められる。」（４７頁下から８行～下から３行）とした。しかし，「スペーサ粒子の最上部と基板との間隔のばらつきが１０％以下」であるとは，「基板とスペーサ最上部の平均距離に対する標準偏差の１００分率が１０％以下である」ことは明確である。ここで，「ばらつき」が標準偏差をいうことは，訂正明細書によれば，「スペーサ粒子が配置された基板においては，スペーサ粒子の最上部（基板からもっとも離れた箇所）と基板との間隔のばらつき（標準偏差）が１０％以下であること」（段落【０１１４】）と定義されていることから明白なことであり，その具体的な測定も「スペーサ粒子の配置の評価」として，１００配置位置内で計測することも，訂正明細書の記載（段落【０１４６】）から明らかである。
５取消事由５（相違点１と相違点２との組合せに関しての判断遺脱）訂正発明１は，後退接触角と比重差との両方を特定することに意義があるものである。訂正発明１は，両者が相俟って，接着成分が配合されたスペーサ粒子分散液をインクジェット装置により配置し液晶表示装置を製造する方法において，スペーサ粒子の所定位置への正確な配置と基板のギャップの不均一という問題点とを同時に解決しているものであるが，このような技術思想は，甲１及び甲３に記載も示唆もされておらず，これらを組み合わせてみようとする動機付け自体，どこからも生じない。仮に，甲１と甲３を組み合わせてみたところで，訂正発明１に至らない。それにもかかわらず，審決は，後退接触角と比重差との両方を特定することの容易性について判断をしておらず，審決には判断の遺脱がある。
６取消事由６（顕著な作用効果の看過）
訂正発明１は，接着成分を配合してなるスペーサ粒子分散液の問題点（特に，スペーサ粒子の積み重なりの問題点）を初めて認識し，その課題を解決したものである。そして，訂正発明１は，訂正明細書の実施例と実験例との対比，及び追加対比実験の結果（甲１６，１７）からみて，比重差の構成と後退接触角の構成とが相俟って，スペーサ粒子を所定の位置に正確に配置して，かつ，沈降・浮遊を防止し，さらにスペーサ粒子の積み重なりがなく基板のギャップを正確に維持できるという効果を奏しているのである。審決は，このような作用効果，特に，スペーサ粒子の積み重なりがなく基板のギャップを正確に維持できるという効果の予測性について，引用発明１及び引用発明２から当業者が予測可能な域を超える程の格別顕著なものとは認められないとしたが，このような効果は新規な課題に対するものなのであって，甲１，甲３には，記載も示唆もないのであるから，何を根拠に当業者が予測可能な域を超える程の格別顕著なものとは認められないといえるのか全く不明である。審決には，顕著な作用効果の看過がある。
７訂正発明２，８について
審決は，訂正発明２，８と引用発明１，１’’との対比においても，訂正発明１におけると同様，相違点１（後退接触角の調整），相違点２（比重差），及び相違点３（スペーサ粒子の固着力，間隔のばらつきが１０％以下）を認定し，さらに，訂正発明２について，相違点４（基板に対し予め撥水処理が施されている）を認定し，訂正発明１におけると同様，相違点１ないし４は当業者が容易になし得たものであると判断した（４８頁１０行～５０頁４行）。
しかし，相違点１ないし３の判断が誤りであることは，前記のとおりである。
第４被告の反論
１取消事由１に対し


(1)原告は，引用発明１の「粘接着性付与剤」は「接着成分」とは明確に区別されるものであり，訂正発明１における「接着成分」に相当しないことは明らかであると主張し，その理由として，「粘接着性付与剤」とは，接着剤や粘着剤に接着（粘着）成分の接着性（粘着性）を補助するための補助剤として添加される補助成分であるとしている。
しかし，審決が引用発明１として認定するとおり，引用発明１において粘接着性付与剤が添加されるのはスペーサ粒子分散液であって，原告が理由として挙げる接着剤や粘着剤ではない。しかも，「粘接着性付与剤」は，その用語どおり，粘性及び接着性を付与する剤であり，その接着性の点からみれば，接着剤と技術内容が重複し，明確に区別し得ないものである。さらに，訂正明細書の記載を見ても，訂正発明１における「接着成分」が引用発明１の粘接着性付与剤とは共通し得ない全く別異の剤であるとする記載も見当らない。
したがって，訂正発明１における「接着成分」は，引用発明１における「粘接着性付与剤」とは明確に区別し得ないものであり，重複した概念を有するものである。(2)原告は，訂正発明１における「接着成分」が，スペーサ粒子の基板への固着力を発揮させるという通常の意味での接着剤であることは，明細書全体の記載から明らかであると主張する。
しかし，訂正明細書の請求項１には「接着成分」と「接着剤」との用語が区別して用いられていることから，これら「接着成分」と「接着剤」とは別異の物を意味すると解するのが通常である。このことは，「接着成分」の後に記載される「接着剤」に「上記」等の指示語が付されていないこと，及び，訂正発明１において，「接着成分」はスペーサ粒子分散液中の溶質成分であり，「接着剤」は基板上の固体固定物として特定され，両者の存在状態が異なることによるともいえる。したがって，訂正明細書の記載を見れば，「接着成分」と「接着剤」とが同一物を意味するなどということはできない。
また，両者が同一物を意味するとしたとしても，両者とも「接着成分」である場合もあれば，両者とも「接着剤」である場合もある。このように「接着成分」及び「接着剤」の用語が曖昧であり，また訂正の機会があるにもかかわらず，原告はこれら「接着成分」及び「接着剤」について訂正は行なっていない。原告は，訂正発明１における「接着成分」及び「接着剤」の用語の定義を意図的に曖昧にしたまま，訂正発明１の「接着成分」と甲１の「粘接着性成分」とが相違すると主張しているのであって，信用できない。
(3)原告は，粘接着性付与剤について，「スペーサ分散液に，接着成分，その補助成分である粘接着性付与剤を配合すること自体，何ら不自然であるものではない」，「スペーサ粒子分散液に，接着層の補助成分が配合されても何ら不自然なものではない。」と主張し，粘接着性付与剤が接着成分の補助成分であるとの主張を前提として，「接着成分」と「粘接着性付与剤」とが相違すると主張している。しかし，甲１には，審決が認定するとおり，粘接着性付与剤を添加することは記載されているが，上記粘接着性付与剤は接着成分の補助剤であることなど記載されてはいない。一方，訂正明細書には，「接着成分」が，粘接着性成分とは重複しない別異の成分であることなど記載されておらず，また，粘接着性付与剤が常に接着成分の補助剤のみを意味するとの技術常識が存在するともいえない。かえって，「粘接着性付与剤」とは，その用語からすれば，粘性とともに接着性をも有する剤であるといえるから，接着性を有する「接着成分」とは共通，重複した機能ないし作用を有するものであり，両者は明確な区別がつかず，重複した概念を有するものである。(4)原告は，「「粘接着性付与剤」は粘接着性を向上させるための「タッキファイヤー」であること，すなわち補助成分であることが示されているとの主張を前提に，「粘接着性付与剤」は「粘着付与剤」（タッキファイヤー）であって，「接着成分」とは相違すると主張している。
しかし，原告が主張の根拠とする上記「粘着付与剤」（タッキファイヤー）は，当該用語のとおり粘着性を付与する剤であることから，常に粘着性以外に接着性をも付与する剤を意味するなどとはいえない。したがって，このような「粘着付与剤」（タッキファイヤー）と，甲１に記載された「粘接着性付与剤」とが同一物ということはできず，原告の主張はその前提において既に誤りである。
２取消事由２に対し
(1)原告は，訂正発明１において，「後退接触角」という指標を選んだこと（技術思想）の想到容易性をまず判断すべきであるなどと主張する。しかし，特許権者（原告）が独自に定義した特殊な「後退接触角」で表現して角度を特定したとしても，それによって具現される「５～７０度」という角度が，甲１の「接触角」の「３０～９０度」と重複すれば，訂正発明１と引用発明との実質的な相違点とはならない。しかも，その「後退接触角」とは，「基板上に置かれたスペーサ粒子分散液の液滴が，基板上に置かれてから乾燥するまでの過程で，基板上に最初に置かれた際の着弾径より小さくなりだした時に示す接触角」という，測定温度や「小さくなりだした時」の判断方法等，客観的な測定方法や測定条件が明らかでない不確定な角度である。
審決は，特許権者が独自に定義した上記角度の表現にとらわれず，実質的な観点から角度の異同を検討した上で，接触角が「３０～９０度」である引用発明１の後退接触角は，訂正発明１で特定する後退接触角の範囲の「５～７０度」と重複すると判断したのであり，このような審決の認定，判断に誤りがあるとすることはできない。


(2)原告は，本件特許について平成２３年８月８日にした訂正審判請求（訂正２０１１－３９００９３）において，甲１の実施例１～１１及び比較例１～２に基づいて試験を行なったとして，その結果を「実験報告書（３）」（乙１）として提出したが，その実験結果をみれば，甲１に記載された接触角（３０～９０度）と，訂正発明１で特定する後退接触角（５～７０度）とが重複，一致し，実質的に区別できないことが具体的に示されている。乙１の実験結果を示す＜表１＞（乙１の４頁）によれば，いずれの実施例（実施例１～１１）でも後退接触角は接触角よりも小さく，「接触角が３０～９０度である引用発明１の『後退接触角』を想定すると，一般的には３０～９０度より小さいものとなる傾向にあるものと認められる。」（審決４１頁２７行～２９行）とした審決の認定，判断が正しいことが裏付けられている。また，上記＜表１＞によれば，甲１の実施例１～１１の後退接触角は１７．０度（実施例４）～３５．５度（実施例６）の範囲内にあって，その全てが訂正発明１で特定する「５～７０度」に包含されている。
乙１には，甲１に記載された接触角（３０～９０度）と，訂正発明１で特定する後退接触角（５～７０度）とが重複，一致し，実質的に区別できないことが具体的に示されており，したがって，審決が「接触角が３０～９０度である引用発明１の後退接触角は，一部の接触角の範囲において訂正発明１において特定される後退接触角の範囲「５～７０度」との要件を満たさない可能性はあるものの，大部分の範囲において重複するものと認めるのが相当である。」（４１頁３５行～４２頁２行）とした認定に誤りはない。
３取消事由３に対し
(1)原告は，引用発明１は，インクジェット装置を用いるスペーサ粒子分散液であるのに対して，引用発明２は，ランダム散布方式で用いるスペーサ粒子分散液であって，基板に付着する際の溶媒の乾燥状態が異なるのであるから，そのような両者を組み合わせる動機付けがないなどと主張する。
しかし，インクジェット方式及びランダム散布方式によらず，スペーサ粒子と分散媒とを含有するスペーサ粒子分散液において，固体であるスペーサ粒子と液体である分散媒とが別々に分離することなく，分散液といえるだけの均一状態が確保されるためには，両者の比重が可及的に近く，スペーサ粒子の沈殿や浮遊が生じ難いことが好ましいことは明らかである。
これについて，原告は，スペーサ粒子の積み重なりが防止できると主張するが，沈降や浮遊しないようにするとの点からみれば，両者の比重差を可及的に小さくすることには既に動機付けがあり，当業者が容易に想到できることである。そして，原告が主張するように，積み重なりが防止できるとの効果が奏されたとしても，それは既に動機付けがあり，想到することが容易な構成によりもたらされる効果の一つを，別途取り上げていうにすぎない。
(2)原告は，甲１６，１７を提示して，比重差を「０．１以下」に特定することには，臨界的意義があるものであると主張する。
しかし，前記のとおり，固体であるスペーサ粒子と液体である分散媒とが別々に分離することなく，分散液といえるだけの均一状態が確保されるためには，両者の比重が可及的に近いことが好ましいことからすれば，比重差をその上限値で規定して「０．１以下」とすることに何ら困難性はない。甲１６，１７は，比重差が「０．１以下」という想到容易な構成により付随して生じる，粒子の積み重なりをも防止できるという効果を，具体的に確認したものにすぎない。
４取消事由４に対し
(1)原告は，甲１及び甲３は，接着成分が配合されていないスペーサ粒子分散液であるから，スペーサ粒子同士の積み重なりが生じないのであり，スペーサ粒子の最上部と基板との間隔のばらつきが１０％以下とする課題自体がないなどとして，甲１は「接着成分」が配合されていないことを前提とした主張をしている。しかし，前記のとおり，訂正発明１における「接着成分」は，引用発明１における「粘接着性付与剤」とは明確に区別し得ないものであり，重複した概念を有するものである。原告の主張はその前提において誤りがある。(2)原告は，引用発明１には接着成分を含有するスペーサ粒子分散液が記載されていないのであるから，そこでは乾燥後のスペーサ粒子の固着力が５（μＮ／個）以上にはなりえないなどと主張するが，「粘接着性付与剤」を配合した引用発明１において，いかなる粘接着性付与剤を用いても，常に，乾燥後のスペーサ粒子の固着力が５（μＮ／個）以上にはなり得ないとする論拠はない。また，原告は，「引用発明１は接着成分が配合されていないスペーサ分散液であるから，当然にこのようなばらつきの程度を配慮する必然性さえない。」と主張するが，「粘接着性付与剤」を配合した引用発明１において，ばらつきの程度を配慮する必然性はないなどという論拠はない。
さらに，原告は，引用発明１は接着成分が配合されていないスペーサ粒子分散液であるから，上記スペーサ粒子同士の積み重なりが生じないのであり，スペーサ粒子の最上部と基板との間隔のばらつきが１０％以下とする課題自体がないのであると主張するが，「粘接着性付与剤」を配合した引用発明１においては，上記ばらつきを「１０％以下」とする課題自体がないなどという論拠はない。(3)原告は，訂正発明１の「スペーサ粒子の最上部と基板との間隔のばらつきが１０％以下」との特定につき，「基板とスペーサ最上部の平均距離に対する標準偏差の１００分率が１０％以下である」ことを意味すると主張している。しかし，訂正発明１では，平均距離であるとも，標準偏差であるとも特定されておらず，また，特定せずともこのように解することが本件特許出願時において技術常識であったとする論拠もない。特に，上記「ばらつき」の基準として，基板とスペーサ最上部の距離を基準とするとしても，上記距離を平均距離とするか，又は最大距離，あるいは最小距離とするか等で１００分率の値が変化する。「ばらつき」との用語からすれば，スペーサ粒子の最上部と基板との間隔の最大値と最小値との差（すなわち，ばらつきの最大値）を基準とする可能性もあるといえる。したがって，審決が「『ばらつき（標準偏差）が１０％以下』とは，何の何に対する１００分率が１０％以下であることをいうのか不明であり，発明を特定する事項として適切とはいえない」（４７頁３０行～３２行）とした認定，判断に誤りはない。
５取消事由５に対し


原告は，審決が相違点１についての判断を誤ったとの前提の基に，相違点１と相違点２との両者の組合せの構成の容易性について判断の遺脱があると主張している。しかし，前記のとおり，審決には相違点１についての認定，判断に誤りはないから，原告の主張はその前提において誤りである。また，認定した相違点ごとに容易想到性を判断する判断手法が誤りということもできない。
６取消事由６に対し
原告は，スペーサ粒子の積み重なりがなく基板のギャップを正確に維持できるという，訂正発明１の効果を看過していると主張する。
しかし，前記のとおり，訂正発明１における「接着成分」は，引用発明１における「粘接着性付与剤」とは明確に区別し得ないものであり，重複した概念を有するものである。また，固体であるスペーサ粒子と液体である分散媒とが別々に分離することなく，分散液といえるだけの均一状態が確保されるためには，両者の比重が可及的に近いことが好ましいことからすれば，比重差をその上限値で規定して「０．１以下」との構成とすることには動機付けがあり，何ら困難性はない。そして，積み重なりが防止できるとの効果が奏されたとしても，それは既に動機付けがあり，想到容易な構成に付随する効果をいうにすぎない。
審決は，「スペーサ粒子の重なり防止などについて主張する・・・が，上記での検討に照らして採用できない。」（４５頁１１行～１３行）等としており，それ以前の判断を基にして，上記積み重なり防止に係る効果について判断している。したがって，審決が訂正発明１の効果について看過したとはいえない。
７「訂正発明２，８について」に対し
相違点１ないし３について審決の認定，判断に誤りはなく，したがって，原告の主張には理由がない。
第５当裁判所の判断
１訂正発明１，２，８について
訂正明細書（甲３３の３。なお，平成２２年１１月１９日付訂正請求は特許請求の範囲の訂正のみについてである〔甲４１の１，２〕）によれば，訂正発明１，２，８は，液晶表示装置の製造方法及び当該製造方法を用いてなることを特徴とする液晶表示装置に関するものである。液晶表示装置では，液晶を挟持するための２枚の基板の間隔を規制するためにスペーサ粒子を用いるところ，液晶表示装置の表示部（画素領域）ではなく遮光領域（非画素領域）下にスペーサ粒子を配置する方法として，インクジェット装置を用いてスペーサ粒子分散液の液滴を吐出して基板上の所定の位置に着弾させた後，乾燥させる方法が知られていたが，近年の極めてファインピッチ化された液晶表示装置では，スペーサ粒子を配置すべき位置が極めて小さく，インクジェット装置から吐出されるスペーサ粒子分散液の液滴径よりも小さいため，正確なスペーサ粒子の配置は困難であることがあった。一方，スペーサ粒子分散液中に接着剤を配合することにより，スペーサ粒子の基板への固着力を向上させる方法も知られているが，実際にはスペーサ粒子の移動による配置不良を防止できず，スペーサ粒子と基板との間に接着剤が入り込みセルギャップが不均一になることがあるという問題があった。訂正発明１，２，８は，インクジェット装置を用いてスペーサ粒子分散液の液滴を吐出して基板上の所定の位置に着弾させた後，乾燥させることによりスペーサ粒子を基板上の所定の位置に正確に配置することができる方法を提供することを目的とするものであって，スペーサ粒子分散液は，スペーサ粒子，接着成分及び溶剤からなり，乾燥後のスペーサ粒子は基板上に着弾したスペーサ粒子分散液の液滴径よりも狭い領域に配置されるものである。（段落【０００１】～【０００７】）
訂正発明１，２，８における接着成分は，基板上に着弾したスペーサ粒子分散液が乾燥する過程において接着力を発揮し，スペーサ粒子をより強固に基板に固着させる役割を有するものであり（段落【００２９】），スペーサ粒子分散液において，スペーサ粒子の比重とスペーサ粒子を除く液状部分の比重との差を０．１以下とすることにより，スペーサ粒子分散液の保存中にスペーサ粒子が沈降，浮遊し，吐出したスペーサ粒子分散液中のスペーサ粒子の数が不均一になることを防止し（【００７２】），スペーサ粒子分散液の基板に対する後退接触角が５度以上とすることにより，基板に着弾したスペーサ粒子分散液の液滴が乾燥するときに，その中心に向かって縮小し，液滴中のスペーサ粒子が液滴中心に寄り集まることが可能とし，後退接触角の上限を７０度とすることにより，スペーサ粒子が寄り集まる効果がそがれることを防止するとともに（段落【００８０】，【００８３】），後退接触角の上限を７０度とすることにより，スペーサ粒子と，該スペーサ粒子以外の液状部分との比重差が小さい場合，液滴中でスペーサ粒子が浮遊しているため，液滴が乾燥していく過程でスペーサ粒子が乾燥中心に集まっていく際，スペーサ粒子の上に他のスペーサ粒子が積み重なり，基板のギャップを正確に維持できなくなることがあることを防止するものである（段落【００８３】）。
スペーサ粒子が配置された基板において，正確なセルギャップを実現するために，スペーサ粒子の最上部（基板からもっとも離れた箇所）と基板との間隔のばらつき（標準偏差）が１０％を以下とし（段落【０１１４】），スペーサ粒子が配置された基板において，スペーサ粒子の少なくとも一部に接着成分が付着して基板上に固定されており（段落【０１１２】），スペーサ粒子の固着力の下限は５μＮ／個である（段落【０１１５】）。
２引用発明１，１’’について


甲第１号証の特開２００５－１０４１２号公報は，本件発明と同じく原告を出願人とするものであるが，その記載によれば，次のとおり認められる。まず，引用発明１，１’’は，インクジェット方式による液晶表示装置の製造方法に関するものである。一般に液晶表示装置は，２枚の透明基板が対向配置され，形成された空隙に液晶が封入され，２枚の透明基板の間隔を規制し，適正な液晶層の厚み（セルギャップ）を維持する目的でスペーサ粒子が使用されているところ，液晶表示装置の表示部（画素領域）ではなく，遮光領域（画素領域を画する領域）にのみスペーサ粒子を配置する方法として，スペーサ粒子をインクジェット装置を用いて電極基板上に分散配置させる液晶表示素子の製造方法が知られていた。しかし，スペーサ粒子分散液を真っ直ぐに吐出するためには，インクジェット装置のヘッドのノズル径を大きくせざるを得ず，その結果，基板上に吐出されたスペーサ粒子分散液の液滴が大きくなって，基板上の遮光領域を狙ってスペーサ粒子分散液を吐出しても，液滴が遮光領域から画素領域にはみ出し，スペーサ粒子が画素領域にまで配置されてしまうという問題があった。そのため，スペーサ粒子分散液の液滴を遮光領域上の着弾点を中心として乾燥縮小させ，それに従ってスペーサ粒子を上記着弾点に集めるなどの工夫が必要になるところ，引用発明１，１’’は，基板の遮光領域または遮光領域に相当する領域中に低エネルギー表面を有する箇所を設け，インクジェット装置を用いてスペーサ粒子分散液を吐出し，上記低エネルギー表面を有する箇所にスペーサ粒子分散液の液滴を着弾させることにより，上記問題を克服したものであり，粘接着性を向上させるために粘接着性付与剤を添加し，スペーサ粒子分散液基板面との接触角を３０度以上とすることにより，基板上に吐出されたスペーサ粒子分散液の液滴が基板上に濡れ広がった状態となって，スペーサ粒子の配置間隔を狭くすることができなくなることを防止し，上記接触角を９０度以下とすることにより，少しの振動でスペーサ粒子分散液の液滴が基板上を動き回って，スペーサ粒子の配置精度が悪くなったり，基板面に対するスペーサ粒子の密着性が悪くなったりすることを防止しようとしたものである。（段落【０００１】～【００１７】，【００７７】，【００７８】，【００８４】）。以上のとおり認めることができる。
３引用発明２について
甲３によれば，引用発明２は，液晶表示素子において，相対向する一対の基板間の隙間を一定とする製造方法に関するものであり（１頁右下欄９～１１行），従来技術では片方の基板の内面には予めスペーサ材料が吹き付けられているが，スペーサ材料が均一に分散していないために，スペーサ材料が存在しない領域では隙間が狭くなるため，液晶表示素子の表面全体としては，均一な表示品質が得られないとい問題があったことから（２頁右上欄６～１５行），かかる問題を解決するために，基板内面にスペーサ材料を付着させる際に，スペーサ材料の比重の０．８～１．２倍の比重を有する溶媒の中にスペーサ材料を分散させ，この溶媒を基板の内面に吹きつけることとし，その結果，スペーサ材料を分散させる溶媒とスペーサ材料との比重の差が小さいので，スペーサ材料が沈降したり，浮上したりすることはなく，スペーサ材料が溶媒中に均一に分散するので，基板内面に散布した場合に，スペーサ材料が均一に分散して付着するという効果を有するものである（２頁左下欄６行～同頁右下欄１４行）ことが認められる。
４取消事由１について
(1)審決は，訂正発明１の「接着成分」の技術上の意義について，「基板上に着弾したスペーサ粒子分散液が乾燥する過程において接着力を発揮し，スペーサ粒子をより強固に基板に固着させる役割を有するもの」（訂正明細書の段落【００２９】）であり，引用発明１の「粘接着性付与剤」は，粘接着性を向上させるためのものであって，この粘接着性がスペーサ粒子を基板に固着させることであることは明らかであるから，引用発明１の「粘接着付与剤」は，訂正発明１の「接着成分」に相当するとし，一致点と認定した。


しかし，接着剤の技術分野において，「接着成分」と「粘接着性付与剤」は区別して用いられる概念と認められる（高分子学会編「高分子辞典」昭和５１年１１月２０日４版発行〔甲２３〕，特開２００４－３５９７６９号公報〔甲２７〕の段落【００３５），特開２００３－４８９２９号公報〔甲２８〕の段落【００６３】，特開２０００－２３９３２７号公報〔甲２９〕の段落【００２０】）。また，訂正明細書においても，「接着成分」に関する記載（段落【００２９】）のほかに，一種の補助成分と解される「接着助剤」に関する記載（段落【００５１】）があり，「接着成分」と「接着助剤」とを区別していることが認められる。さらに，甲１においても，スペーサ粒子の表面に設けられる「接着層」に関する記載（段落【００５４】）のほかに，一種の補助成分と解される「粘接着性付与剤」に関する記載（段落【００８４】）があり，「接着層」と「粘接着性付与剤」とを区別していることが認められる。そうすると，引用発明１の「粘接着付与剤」が訂正発明１の「接着成分」に相当するとし，両者が「前記スペーサ粒子分散液は，スペーサ粒子，接着成分及び溶剤からなるもの」である点で一致するとした審決の認定は誤りである。(2)しかし，甲１には，上記のとおり，スペーサ粒子は表面に「接着層」が設けられていても良いこと（段落【００５４】），スペーサ粒子分散液には必要に応じて粘接着性を向上させるための「粘接着付与剤」を添加されていても良いこと（段落【００８４】）が記載されており，これらの記載からみて，甲１においても，スペーサ粒子の基板に対する接着性の向上が意図されていることは明らかといえる。そして，特開２００３－２７９９９９号公報（甲７）の段落【００３９】，特開２００４－３７８５５号公報（甲９）の段落【００５６】，特開２００４－１４４８４９号公報（甲１０）の段落【００４８】，２００４－１７０５３７号公報（甲１１）の段落【００４３】等の記載によれば，スペーサ粒子分散液に接着性を付与するために「接着成分」を配合することは周知技術といえるから，甲１に記載のスペーサ粒子分散液において，スペーサ粒子の基板に対する接着性を向上するために，「接着成分」を配合することは，当業者が必要に応じて適宜なし得ることにすぎないというべきである。したがって，引用発明１の「粘接着性付与剤」が訂正発明１の「接着成分」に相当するとした審決の認定自体は誤りであるものの，訂正発明１は引用発明１及び引用発明２に基づいて当業者が容易に想到することができたとした審決の結論に影響を及ぼすものではない。
５取消事由２（相違点１の判断の誤り）について
(1)ア後退接触角（基板上に置かれたスペーサ粒子分散液の液滴が基板上に置かれてから乾燥するまでの過程で，基板上に最初に置かれた際の着弾径より小さくなり出したときに示す接触角）は，接触角（液滴を基板に置いた際の初期接触角）に比べ小さくなる傾向がある（訂正明細書の段落【００８１】）ことからすれば，接触角が３０～９０度である引用発明１の後退接触角は，訂正発明１において特定される後退接触度の範囲（５～７０度）と大部分の範囲において重複するものと認めるのが相当である。
イ訂正発明１におけるスペーサ粒子分散液は，スペーサ粒子分散液の分散媒の組成を調整する方法，又は，基板の表面を調整する方法によって，後退接触角が５～７０度になるように調整されたものであるが，上記のうち，分散媒の組成を調整する方法に関して，訂正明細書の段落【００８２】，【００８４】には，後退接触角が５～７０度の媒体を単独で用いてもよいし，又は，２種以上の媒体を混合して用いてもよいことが記載されている。
また，訂正明細書の段落【００８１】には，後退接触角は，接触角（液滴を基板に置いた際の初期接触角）に比べ小さくなる傾向があるが，スペーサ粒子分散液を構成する溶剤の組成によっては，乾燥過程で後退接触角が初期接触角より高くなることもあり，例えば，表面張力が低い溶剤が多く含まれていた場合，乾燥過程で該表面張力が低い溶剤がなくなれば，液滴が縮みだしてから液滴端が後退する際の接触角が初期より高くなることもあり得ることが記載されている。以上によれば，単独の媒体を用いる場合には，単独の媒体が一定の性質を有するものであり，乾燥過程で表面張力が低い溶剤がなくなるということが生じる余地がないから，後退接触角は，少なくとも，単独の媒体を用いる場合には，初期接触角に比べ小さくなるということができる。
引用発明１は，スペーサ粒子が親水性有機溶媒からなる分散媒体中に分散されたスペーサ粒子分散液を用いるものであるが，甲１の段落【００６０】には，親水性有機溶媒は，単独で用いられても良いし，２種類以上が併用されても良いことが記載されている。
そうすると，引用発明１においては，少なくとも，親水性有機溶媒として単独のものを使用する場合には，上記のとおり，後退接触角は初期接触角に比べ小さくなるものと認められる。
そして，引用発明１においては，「前記スペーサ粒子分散液の基板面との接触角が３０～９０度」であるが，親水性有機溶媒として単独のものを使用する場合には，上記のとおり，後退接触角は初期接触角に比べ小さくなり，訂正発明１における「５～７０度」の範囲の相当部分と重複する。
ウよって，「接触角が３０～９０度である引用発明１の後退接触角は，訂正発明１において特定される後退接触度の範囲と大部分の範囲において重複するものと認めるのが相当である。」とし，「相違点１は，実質的な相違ではない。」とした審決の判断に誤りはない。
(2)原告は，甲１には後退接触角についての記載はなく，訂正発明１の課題（スペーサ粒子と基板との間に接着成分が入り込みセルギャップを不均一にするのを防止すること，及び，スペーサ粒子の積み重なり防止すること）について記載も示唆もなく，さらに，訂正発明１の「後退接触角」と引用発明１の「接触角」とは技術的意義が全く相違するから，相違点１は実質的な相違ではないとの判断は誤りであると主張する。


しかし，甲１に，後退接触角や訂正発明１の課題について記載や示唆がないとしても，訂正発明１と引用発明１のスペーサ粒子分散液が後退接触角の点で相違しない以上，審決における相違点１についての判断に誤りがあるとはいえない。ちなみに，前記１，２によれば，訂正発明１と引用発明１は，インクジェット装置を用いてスペーサ粒子分散液の液滴を吐出して基板上の所定の位置に着弾させた後，乾燥させることによりスペーサ粒子を基板上の所定の位置に正確に配置することができる方法を提供することを目的とするものであって，その方法として，乾燥後のスペーサ粒子は基板上に着弾したスペーサ粒子分散液の液滴径よりも狭い領域に配置されるようにしたものであることで共通すると解される。そして，乾燥後のスペーサ粒子は基板上に着弾したスペーサ粒子分散液の液滴径よりも狭い領域に配置されることを可能にするという見地から（あるいはそのような見地を含んで），「接触角」又は「後退接触角」をそれぞれ限定したものと認められるから，「後退接触角」と引用発明１の「接触角」はその点において技術的意義を共通にするというべきである。そして，接触角が３０～９０度である引用発明１の後退接触角が訂正発明１において特定される後退接触度の範囲（５～７０度）と大部分の範囲において重複する以上，相違点１は実質的な相違ではない。
(3)原告は，接着成分の有無が後退接触角に影響することは明らかであるから，接着成分を含まない分散液の初期接触角の値が，接着成分を含む後退接触角の値を調整することの参考にはならないと主張するが，甲１のスペーサ粒子分散液において接着成分を配合した場合であっても，初期接触角は３０～９０度に調整されることが好ましい（段落【００７７】）ことに変わりはない。
６取消事由３（相違点２の判断の誤り）について
(1)甲３には，「相対向する一対の基板の間の隙間に，液晶とスペーサ材料を内蔵してなる液晶表示素子を製造する際に，スペーサ材料の比重の０．８～１．２倍の比重を有する溶媒の中にスペーサ材料を分散させた状態で基板の内面に付着させた後，該基板と他方の基板とを貼り合わせて液晶充填室を形成し，液晶を充填，封止する液晶表示素子の製造方法」（特許請求の範囲）が記載されている。また，甲３には，比重がスペーサ材料と同等の溶媒を使用することが望ましいが，スペーサ材料の比重の０．８～１．２倍程度の溶媒を使用すれば，スペーサ材料を分散させる溶媒とスペーサ材料との比重の差が小さいのでスペーサ材料が沈降したり浮上したりすることがなくスペーサ材料が溶媒中に均一に分散し，２時間以上にわたって均一な懸濁状態が維持され，その結果，液晶表示素子用の基板内面に散布した場合にスペーサ材料が均一に分散して付着し，２枚の基板を貼り合わせた場合に液晶表示素子の全面にわたって均一なギャップを確保できることも記載されている（２頁左下欄６行～右下欄１４行，３頁左上欄末行～右上欄９行）。引用発明１と甲３に記載された発明（引用発明２）は，スペーサ粒子の配置の方法がインクジェット方式とランダム散布方式とで異なるものの，いずれも，基板に向けてスペーサ粒子分散液を供給し基板にスペーサ粒子を配置する点で共通するものである。
また，引用発明１は，スペーサ粒子を親水性有機溶媒に分散した状態で供給して基板に配置するものである以上，スペーサ粒子が親水性有機溶媒中に均一に分散しているほうが望ましいことは当業者にとって明らかであるから，引用発明１において，スペーサ粒子分散液中のスペーサ粒子の沈降，浮遊を防止するために，比重差を小さく，例えば「０．１以下」程度に設定することは，甲３に比重がスペーサ材料と同等の溶媒を使用することが望ましいことが示されていることからすれば，当業者が容易に想到することができるものである。
よって，引用発明１において，相違点２に係る訂正発明１の構成とすることは，当業者が容易に相当し得たことであるとした審決の判断に誤りはない。(2)原告は，甲３には，スペーサ粒子を所定の位置（領域）に正確に配置した上，スペーサ粒子同士の積み重なりを防止して基板のギャップを均一・正確に維持するために，比重差を規定しようとする技術思想は開示や示唆がなされていないこと，訂正発明１は，接着成分を配合してなるスペーサ粒子分散液に関するものであるが，甲３は接着成分を配合してなるスペーサ粒子分散液に関するものではないとして，訂正発明１のために引用発明２は参考にならないと主張する。しかし，甲３は，基板に向けてスペーサ粒子分散液を供給し基板にスペーサ粒子を配置する点で訂正発明１と共通するものであるから，訂正発明１のために参考にならないとはいうことはできない。
原告は，「スペーサ粒子は積み重なった状態（スペーサ塊）のまま接着成分により固定されてしまうため，その後，上面基板を重ねることにより上からの加重がかかったとしても接着成分により強固に凝集したスペーサ粒子塊は崩れることがなく基板間のギャップを維持することはできない」点を訂正発明１について主張するが，この事項は，訂正明細書の記載に基づくものではない。
７取消事由４（相違点３の判断の誤り）について
前記のとおり，引用発明において，スペーサ粒子の基板に対する接着性の向上を意図していることは明らかであるから，スペーサ粒子の基板に対する接着性を向上した結果としての「固着力」を規定することは，当業者が必要に応じて適宜なし得ることである。その具体的な値は，当業者が目的に応じて適宜決定する事項にすぎないし，それによる効果も格別顕著なものと認めることはできない。また，甲１には，液晶装置に用いるスペーサ粒子は，２枚の基板の間隔を規制し適正な液晶層の厚みを維持するものであることが記載されており（段落【０００２】），スペーサ粒子の最上部と基板との間隔のばらつきがないほうが好ましいことは明らかであり，スペーサ粒子の最上部と基板との間隔のばらつきを一定程度以下のものとすることは，当業者が必要に応じて適宜なし得ることと認めることができる。その具体的な程度は，当業者が目的に応じて決定する事項にすぎないし，それによる効果も格別顕著なものとはいえない。


令和元年１２月２日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２９年（ワ）第２９６５０号謝罪広告等請求事件
口頭弁論終結日令和元年９月２０日
判         決
主         文
１被告は，原告Ａに対し，１１０万円及びこれに対する平成２９年９月２２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
３訴訟費用は，これを８０分し，その１を被告の負担とし，その余を原告らの負担とする。
４この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。
事実及   び理由
第１請求
１被告は，原告Ｂに対し，５５００万円及びこれに対する平成２９年９月２２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２被告は，原告Ａに対し，２２００万円及びこれに対する平成２９年９月２２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３被告は，別紙１記載の謝罪広告を同記載の条件で，別紙２記載の新聞の各朝刊社会面及びＣに掲載せよ。
第２事案の概要
本件は，原告らが，被告に対し，被告が平成２９年７月２７日発行の週刊誌「Ｃ」に掲載した記事等によって，原告らの名誉が毀損されたと主張して，民法７０９条に基づき，原告Ｂについて５５００万円，原告Ａについて２２００万円の各損害の賠償及びそれぞれ平成２９年９月２２日（不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払並びに名誉回復措置として民法７２３条に基づき，謝罪広告の掲載を求める事案である。
１前提事実
以下の事実は，当事者間に争いがないか，後掲各証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認められる。
⑴当事者等
ア原告Ｂは，広く社会一般に対して，自由で質の高い言論の場を提供する事業を行い，社会教育の推進に寄与することを目的とする特定非営利活動法人である。原告Ａは，原告Ｂの代表者理事であり，その理事長とされている。
（争いなし，甲１）
イ被告は，雑誌，書籍の発行，販売等を目的とする株式会社であり，週刊誌「Ｃ」を発行している（争いなし）。
⑵記事の掲載
被告は，平成２９年７月２７日，以下の記載を含む「Ｃ（２０１７年８月３日号）」（以下「本件掲載誌」という。）を発行した（争いなし）。
ア目次
本件掲載誌の目次には，「Ｄ」との特集の一内容として，「元Ｅ次官が顧問Ｂ理事長に７千万円“横領”疑惑」との見出し（以下「本件見出し」という。）を付した記事が３５ページに掲載されていることが記載された（以下「本件目次」という。）（甲３）。
イ記事
本件掲載誌の３５ページに，「元Ｅ次官が顧問Ｂ理事長に７千万円“横領”疑惑」との見出しの下，１ページの４分の３程度の分量の記事（以下「本件記事」という。）が掲載された（甲４）。
冒頭に，リード文として，「『Ｆ省から補助金を受けている公共性の高いＮＰＯ法人ですが，理事長の公私混同ぶりが目に余ります』そう憤るのは，特定非営利活動法人『Ｂ』の内部関係者だ。」との記載がある。リード文に続く本文の導入部では，まず，原告Ａの経歴が記載され，それに続いて，「『それが廃刊になり，退社。“Ｇ”ことを目的に，〇一年にＢを立ち上げ，Ａ氏の編集者時代の人脈を駆使して，各地でフォーラムを開いてきました。今ではＡ氏は，イベントに出席する際も黒塗りのハイヤーを指定するほど』（同前）」との記載がある。
それに続いて，「顧問委員会
アドバイザリーボードには，元Ｅ次官のＨ氏，ＩのＪ氏，元国連事務次長のＫ氏ら，各界の大物が名を連ねている。『この人脈を背景に同法人は年間約一億円もの補助金をＦ省から受けているのですが，カネの流れがとにかく不透明なんです。Ａ理事長は理事長報酬以外に不当に報酬を得ている可能性がある』（同前）」との記載がある。
さらに続けて，被告が原告Ｂの出納帳や入金記録を入手し，精査した結果，原告Ｂが「Ｌ」という会社に業務委託料として月額約５０万円を支払っていると指摘し，「『Ｍは，Ａのイニシャルですが，内部ではＡ理事長のダミー会社とされています。会社登記もなく，実際には理事長の個人口座に支払われています。業務委託は〇三年に始まっていますが，理事長個人への支払額は，推計で約七千万円に上ります』（別の内部関係者）」「これはＮＰＯ法人の活動を規定する特定非営利活動促進法違反の疑いがある。『Ｎの理事長親子が，自分たちの会社に多額の業務委託を行って背任罪になりましたが，代表者が自分の会社と取引する際は，公正確保を目的に報告書に記載義務がある』（社会部記者）」「しかし，Ｂの報告書に，取引先としてＬの記載はない。」との記載がある。
次に，別の疑惑として，原告Ａが補助金の交付先を決める審査委員会に対する口利き工作として，原告Ｂの顧問格である元Ｅ次官のＨ氏にメールで口利きを依頼し，その後原告Ｂが補助金の交付を受けることが決まったという話が記載された。
最後に，次の記載がある。「一連の問題について，Ａ理事長を直撃すると，『後で誰かが連絡する。』と繰り返すのみ。後日，理事会としてこう回答した。『Ａの報酬は理事長報酬とウェブ編集長の給与に分け，ウェブの給与はＬに出しており，合計で上限二千万円と決めている。Ａの能力は得がたく，報酬が高いとは考えていません。Ｈ氏へのメールは，しっかり説明するという趣旨で出された文章であり，問題ないと判断しています』」
「『論より証拠』では？」
本件記事の右下部分には，原告Ａの顔写真とその上に「Ａ理事長は答えず」との説明文，原告ＢのホームページのスクリーンショットにＨと思われる人物の顔写真を重ねた画像とその左に「ＢホームページとＨ元Ｅ次官」との説明文が掲載された。
⑶広告の掲載


本件掲載誌についての広告（以下「本件広告」という。また，本件記事，本件見出し，本件目次と併せて以下「本件記事等」という。）が，Ｏ新聞平成２９年７月２７日付け朝刊に掲載された。本件広告に，「Ｄ」との特集の一内容として，本件見出しの文言が記載された。（甲６）
２争点
⑴本件記事等の掲載は原告らに対する名誉毀損に当たるか。⑵本件記事等が論評であると認められた場合に，真実性及び相当性の抗弁があるか。
⑶損害の発生及びその額
３争点に関する当事者の主張
⑴争点⑴（本件記事等の掲載は原告らに対する名誉毀損に当たるか。）について
（原告らの主張）
ア本件記事等の読み方
主位的主張
本件記事等は，「原告Ａ（原告Ｂの理事長）が，Ｌなるダミー会社を用いて，業務委託料を名目として，同業務の事実がないにもかかわらず，原告Ｂから総額７０００万円を自己の個人名義の口座に振り込ませて，同金員を着服し，黒塗りのハイヤーを使用するなどして，上記着服した金員を費消している」との事実（以下「原告主張摘示事実」という。）を摘示している。
予備的主張
本件記事等は，Ｌに対する業務委託の実態がないことの記載がなく，「原告Ｂの理事長である原告Ａには７０００万円の横領の疑惑がある」との意見ないし論評（以下「本件論評」という。）と論理的な関連性が認められない「特定非営利活動促進法違反疑惑」が前提事実として記載されたものであるから，公正な論評といえず名誉毀損となる。
イ社会的評価の低下
原告主張摘示事実及び本件論評は，原告Ａが７０００万円もの巨額な金を法律に違反して横取りしたとの内容であるところ，一般読者はこのような行為に対して否定的な印象を強く抱くから，原告主張摘示事実及び本件論評は，原告Ａの社会的評価を低下させる。
また，原告Ｂの代表者である理事長に横領の事実があると摘示され，又はその疑いがあると論評されていることにより，一般読者は，原告Ｂに対し，そのような理事長が運営しているＮＰＯ法人で，かつ，長年にわたりそのような違法な状況を是正しないまま運営を継続している，いい加減で信用できないＮＰＯ法人であるとの印象を抱くから，原告主張摘示事実及び本件論評は，原告Ｂの社会的評価をも低下させる。
（被告の主張）
ア本件記事等の読み方
本件記事等にいう「横領」との表現は法的な見解の表明であり，「横領の疑惑がある」との表現も法的な見解の表明である。
本件記事等で報じた内容は，事実を摘示するものではなく，「原告Ｂの理事長である原告Ａには７０００万円の横領の疑惑がある」との意見ないし論評（本件論評）を表明したものである。
イ社会的評価への影響について
本件記事等は，原告Ａ個人の行動を報じるものであるところ，原告Ｂは，原告Ａとは別の人格を有する法人であるから，原告Ａに関する記述が直接的に原告Ｂの社会的評価に影響を与えるという主張は法律上成り立たない。また，原告主張摘示事実及び本件論評のいずれにも，原告Ｂが「長年にわたりそのような違法な状況を是正しないまま運営を継続している」との内容は含まれていない。
⑵争点⑵（本件記事等が論評であると認められた場合に，真実性及び相当性の抗弁があるか。）について
（被告の主張）
ア公共性及び公益目的
原告Ｂは，主に税金を原資とする多額の「外交・安全保障調査研究事業費補助金」を交付されているから，適切ないし不公正な金銭の流れが生じていないかどうかは，公衆の正当な関心が寄せられる事項であり，本件記事等で報じた内容は，公共の利害に関する事実に係るものである。被告は，原告らと特段の利害関係はなく，報道機関として公衆の正当な関心に応えることになると判断して本件記事等を掲載したものであり，公益を図る目的に基づくものと評価されるべきである。
イ真実性
本件論評が前提としている事実の重要部分は，①原告ＢがＬなる会社に業務委託料として月額約５０万円を支払っていること，②Ｌの実態は原告Ａに他ならないこと，③平成１５年から始まったＬ（原告Ａ）との業務委託に基づいて原告Ｂから支払われた業務委託料の推計は約７０００万円に上ること，④特定非営利活動法人の事業報告書等には，「役員との取引」が存する場合，その内容について記載する義務があるにもかかわらず，原告Ｂの事業報告書等には，「役員等との取引」の取引先として「Ｌ」の記載がないことの４点（以下「被告主張前提事実」という。また，上記①ないし④の各事実について，以下「被告主張前提事実①」などということがある。）であり，被告主張前提事実はいずれも真実である。
原告らは，本件訴訟において，原告ＢがＬに対して業務委託料として月額５０万円を支払った月があることを認めているから，原告Ｂが「Ｌ」なる会社に業務委託料として月額約５０万円を支払っていること（被告主張前提事実①）は真実である。
原告らは，本件訴訟において，「Ｌ」は原告Ａが個人事務所として使用している屋号であることを認めているから，「Ｌ」の実態は原告Ａに他ならないこと（被告主張前提事実②）は真実である。
被告の記者は，本件記事執筆当時，原告Ｂの理事，監事及び担当者に対する取材の結果及び他の情報源から取得していた原告Ｂの出納帳等の資料を有しており，これに基づいて計算すると，原告ＢがＬに対して支払った業務委託料の推計は７４８２万６６５１円となるから，平成１５年から始まった「Ｌ」（原告Ａ）との業務委託に基づいて原告Ｂから支払われた業務委託料の推計は約７０００万円に上ること（被告主張前提事実③）は真実である。


原告Ｂは，本件記事掲載前に作成した平成２６年度事業報告書等及び平成２７年度事業報告書等において，「７．役員及びその近親者との取引の内容」につき，いずれも「なし」と報告した。また，原告Ｂは，本件記事掲載前に作成した平成２６年度及び平成２７年度の「特定非営利活動促進法第５４条第２項第３号に定める事項を記載した書類」と題する書類（以下「５４条書類」という。）において，「３．取引の内容に関する事項」中の「⑶役員，社員，職員若しくは寄付者又はこれらの者の親族等との取引」について，「イ資産の譲渡（棚卸資産を含む。）」「ロ    資産の貸付（金銭の貸付を含む。）」「ハ役務の提供（施設の利用等を含む。）」のいずれも「なし」と報告したから，原告Ｂの事業報告書等には，「役員等との取引」の取引先として「Ｌ」の記載がないこと（被告主張前提事実④）は真実である。
ウ相当性
上記イ記載の各事実によれば，本件記事を執筆した記者において，本件記事で報じた内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があったことは明らかである。
エ意見ないし論評の域を逸脱していないこと
被告は，特定非営利活動促進法（以下「促進法」という。）５４条２項３号及び同法施行規則３２条３号ロ違反を捉えて，原告Ａが原告Ｂから不適切に金員を受領していると考え，「原告Ｂの理事長である原告Ａには７０００万円の横領の疑惑がある」と指摘したものであって，何ら意見ないし論評の域を逸脱したものではない。
（原告らの主張）
ア被告主張前提事実は，以下のとおり，いずれも真実ではない。Ｌは会社ではないから，被告主張前提事実①は真実ではない。「Ｌ」の実態は原告Ａに他ならないものではなく，被告主張前提事実②も真実ではない。
Ｌに対する業務委託料の支払は，平成１６年に開始されたものであり，また，業務委託料の合計は７０００万円ではないから，被告主張前提事実③は真実ではない。
原告Ｂは，Ｔにも問合せをして回答を得た上で５４条書類において，被告が指摘する欄のすぐ上にある「⑵費用の生ずる取引の上位５者」欄にはＬを記載し，Ｌとの取引を「役員等との取引」欄に記載しなかったものであるから，被告主張前提事実④は真実ではない。
イ被告が被告主張前提事実を真実と信じたことの相当性について被告は，本件記事等を書く前の時点で，平成１６年４月から同年１２月までの各入出金状況が記載された原告Ｂの出納帳を取得していたから，Ｌに対する支払が同年９月３０日から開始されていることや，当初は月額２０万円であったことを認識しえたにもかかわらず，これと異なる金額によって推計をして本件記事等を書いたものであるし，平成１７年から平成２５年までの入出金データについても所持している可能性は高い。本件記事は，「横領」との結論ありきで作成され，意図的に横領金額を少しでも高額にしようとしたものといえる。
以上のとおり，少なくとも，被告主張前提事実①及び同③の事実については，相当性も認められない。
⑶争点⑶（損害の発生及びその額）について
（原告らの主張）
ア原告Ｂの損害
原告Ｂは，いわれのない非難や中傷を受け，本件掲載誌発行後，原告Ｂへの企業及び個人会員からの寄附が年間約１６００万円減少し，今後も，企業や個人会員から寄附を中止される可能性もある。
原告Ｂに対する寄附等は，原告Ｂのそれまで行ってきた活動に対する社会的評価や信用に対して行われるものであり，このような社会的評価や信用は原告Ｂの存立基盤そのものである。
これらの事情によれば，被告の名誉毀損行為によって被った原告Ｂの損害が５０００万円を下ることはない。
イ原告Ａの損害
原告Ａは，原告Ｂを設立し，設立目的達成に向けて精力的に活動してきたのであり，本件記事によって被った精神的損害は計り知れず，原告Ｂ存続のために，関係者に対する説明や対応に終始追われて肉体的にも精神的にも疲弊したほか，原告Ｂへの寄附の撤回の連絡等により夜も眠れないほどの不安に襲われた。
これらの事情によれば，被告の名誉毀損行為による原告Ａの損害が２０００万円を下ることはない。
ウ弁護士費用
原告らは，各自の損害額の１割に相当する部分について，弁護士費用の損害を被った。原告Ｂについては５００万円，原告Ａについては２００万円が，それぞれ弁護士費用としての損害である。
（被告の主張）
不知ないし争う。
第３争点に対する判断
１認定事実
後掲証各拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。⑴原告Ａは，Ｐ社において，オピニオン誌や経済誌の編集長を務めていたところ，平成１３年５月，原告Ｂを立ち上げ，同年１１月２１日，特定非営利活動法人として法人化し，原告Ｂの理事会は，原告Ａの報酬の上限を２０００万円と定めた。
原告Ａは，平成１４年１０月ころから，原告Ｂから役員報酬及び給与の支払を受けて，原告Ｂの活動に専念するようになり，当初の報酬は月額３０万円程度であった。
そのころ，原告Ａは，原告Ｂからの収入だけでは生活できなかったため，個人で受注する仕事の収入を管理する目的でＬの屋号で個人事務所を設立した。
原告Ａは，遅くとも平成１６年１月以降，原告Ｂから，役員報酬及び給与を併せて月額１００万円の支払を受けていた。（甲１，１９，２２，２３，乙９～１１，原告Ａ本人）


⑵原告Ｂの理事会は，原告Ｂのクオリティ誌の編集を原告Ａに委託することを決定し，平成１６年８月１日，原告Ａとの間で，原告Ｂが，「Ｌ」に対し，ＮＰＯ活動に係るコンテンツ記事の文章校正，文章編集業務を月額２０万円で委託する旨の契約を締結し，原告Ｂ理事長代理理事Ｑ及びＬＡの記名押印がある業務委託契約書を作成した。原告Ｂは，同月以降，平成２９年３月３１日まで，毎年，Ｌとの契約を更新し，原告Ａに対し，当初は，クオリティ誌の編集を委託していたところ，その後，ブックレット及びＷＥＢコンテンツの編集などの業務を委託し，平成１８年８月１日から平成２９年３月３１日までの業務委託報酬として，合計５９２３万９８９９円の業務委託報酬を支払った。（甲９，１０，２１，原告Ａ）。
⑶本件掲載誌発行時にＣ編集部の契約記者であったＲ（以下「Ｒ記者」という。）は，平成２９年７月１７日，原告ＡＦ省の補助金について，原告Ａの報酬が高額に過ぎるのではないか，原告Ａのタクシー利用についての定めはあるのか，Ｌの実態はどのようなものであるのか，原告Ａの職員に対する言動には問題があるのではないかＦ省の補助金応募の審査前にＦ省審査委員へ働きかけるメールを送るのは問題ではないかと考えているので，これらの点について，原告Ａの認識を聞きたいとの申入れをメールでした（甲１９）。
原告Ｂは，同月２０日午後８時９分，Ｒ記者の上記申入れに対し，理事会として対応するので，同月２１日の夕方以降，改めて電話で連絡する旨のメールをし，Ｒ記者は，同月２０日午後１１時４７分，電話連絡を待っている旨のメールを返信した（甲２０の１，２０の２）。
しかし，Ｒ記者は，同月２１日昼頃，原告Ａが記者会見を終えた直後，原告Ａに対し，マイクを突き付けてコメントを求め，これに対し，原告Ａは，本日の夕方に連絡をすることになっている旨回答した（甲２３，証人Ｒ，原告Ａ本人）。
原告Ｂの理事及び監事は，同月２３日，原告Ｂの会議室において，Ｒ記者による取材に応じた。Ｒ記者は，理事長としての仕事とＬへの業務委託を分けている理由やＬには登記がない理由等について質問をし，原告Ｂ側の出席者は，Ｒ記者に対し，原告Ａに業務委託をすることは原告Ｂの理事会で決定しており議事録もある，代表者である理事長としての報酬とウェブ編集長としての報酬を分ける趣旨である，Ｌは原告Ａが個人事業主としてやっており，青色申告事業者として登録している，業務委託報酬も含めて上限２０００万円以内で取り決めているなどと回答した。（甲２１）
Ｒ記者は，同日の取材が終わった後，原告Ｂに対し，平成２７年３月までの月額の業務委託料（源泉徴収前）の金額等を問い合わせ，原告Ｂの担当者であるＳは，基本的には月額４４万円で推移しているなどと回答した。（乙１６）
⑷原告Ｂは，平成２６年度から平成２８年度まで，５４条書類の提出に当たり，「３取引の内容に関する事項」欄のうち「⑵費用の生ずる取引の上位５者」欄にはＬを記載したが，「⑶役員，社員，職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引」欄にはいずれも「なし」と記載した。このうち，平成２８年度（平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日）のものは，Ｔ知事宛に平成２９年６月３０日に提出された。（甲１１～１３の１）また，原告Ｂは，平成２６年度から平成２８年度まで，事業報告書における計算書類の注記において，「役員及びその近親者との取引の内容」として，「なし」と記載した（乙１の１～３の２）。
⑸原告Ｂは，平成１７年，北京において，「Ｕ」を立ち上げて，北東アジアの国と毎年対話を行い，平成２８年には，日本，インドネシア，インドの３か国で「Ｖ」を立ち上げて議論を行い，平成２９年には，世界１０か国のシンクタンクの代表が集まって議論する常設の場である「Ｗ」を立ち上げるなどし，平成３０年度米国のＸ大学が発表するアジア部門（中国，インド，日本，韓国）のシンクタンクランキングでＹ位にランクされるなどし，原告Ａは，原告Ｂの設立以来，その代表を務めてきた（甲１，２４，乙３の１）。原告Ｂの平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの総収入は１億８８３８万２６５７円であったところ，そのうち会費寄付金収入は１９６４万２１２０円，寄付金収入は５０５６万６７５６円の他，外交・安全保障調査研究事業補助金は９億９０４０万円であった（甲１３の１，１３の２，乙３の１）。
本件掲載誌発行後，原告Ａは，原告Ｂの支援企業等から本件記事等に対する問い合わせ受けて説明に出向くなどしたが，横領をした人間に対して応援することはできない旨の対応されることもあり，原告Ｂの支援企業約４０社のうち１１社は寄付を打ち切り，２２名の個人会員が会員から脱退した（甲２２，２３，原告Ａ）。


２争点⑴（本件記事等の掲載は原告らに対する名誉毀損に当たるか。）について⑴原告らは，本件記事等は，「原告Ａが，Ｌなるダミー会社を用いて，業務委託料を名目として，同業務の事実がないにもかかわらず，原告Ｂから総額７０００万円を自己の個人名義の口座に振り込ませて，同金員を着服し，黒塗りのハイヤーを使用するなどして，上記着服した金員を費消している」との事実を摘示したものであると主張するのに対し，被告は，「原告Ｂの理事長である原告Ａには７０００万円の横領の疑惑がある」との意見ないし論評（本件論評）を表明したものであると主張するので，先ず，この点について検討する。ア問題とされている表現が，事実を摘示するものであるか，意見ないし論評の表明であるかによって，名誉毀損に係る不法行為責任の成否に関する要件が異なるため，当該表現がいずれの範ちゅうに属するかを判別することが必要となるが，ある記事の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは，当該記事についての一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきものであり（最高裁昭和２９年（オ）第６３４号同３２年７月２０日第二小法廷判決・民集１０巻８号１０５９頁参照），そのことは，前記区別に当たっても妥当するものというべきである。すなわち，当該記事中の名誉毀損の成否が問題となっている部分について，そこに用いられている語のみを通常の意味に従って理解した場合には，証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を主張しているものと直ちに解せないときにも，当該部分の前後の文脈や，記事の公表当時に一般の読者が有していた知識ないし経験等を考慮し，右部分が，修辞上の誇張ないし強調を行うか，比喩的表現方法を用いるか，又は第三者からの伝聞内容の紹介や推論の形式を採用するなどによりつつ，間接的ないしえん曲に前記事項を主張するものと理解されるならば，同部分は，事実を摘示するものと見るのが相当である。また，このような間接的な言及は欠けるにせよ，当該部分の前後の文脈等の事情を総合的に考慮すると，当該部分の叙述の前提として前記事項を黙示的に主張するものと理解されるならば，同部分は，やはり，事実を摘示するものと見るのが相当である。（最高裁平成６年（オ）第９７８号同９年９月９日第三小法廷判決・民集５１巻８号３８０４頁）イこれを本件について検討するに，前提事実⑵のとおり，本件見出しには，「元Ｅ次官が顧問Ｂ理事長に７千万円“横領”疑惑」と記載され，本件記事は，「理事長の公私混同ぶりが目に余ります。」，「カネの流れがとにかく不透明なんです。Ａ理事長は理事長報酬以外に不当に報酬を得ている可能性がある。」，Ｌは，「内部ではＡ理事長のダミー会社とされています。会社登記もなく，実際には理事長の個人口座に支払われています。」，代表者が自分の会社と取引をする際には報告書に記載義務があることを指摘した上で「Ｂの報告書に，取引先としてＬの記載はない」などと記載されているのであって，これらの記載等を一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すれば，本件記事等は，第三者からの伝聞内容の紹介を採用するなどしつつ，間接的又はえん曲に，原告Ａが，不正にＬなるダミー会社を経由させる方法により，原告Ｂから正当な報酬以外に７０００万円を自らの口座に送金させて横取りした，又は横取りしたことを強く窺わせる事実が存在するとの事実を摘示したものと認めることができる。なお，原告らは，本件記事等が，原告Ａが委託された業務をした事実がないこと，原告Ａが黒塗りのハイヤーを使用するなどして着服した金員を費消していることをも摘示している旨主張するが，委託業務については，その有無，内容など何らの記載もされていないこと，一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として本件記事等を読めば，着服した金員でハイヤーを利用しているとまでは読めないことからすれば，原告の上記主張は採用できない。
ウこの点について，被告は，「横領」は法的な見解の表明であり，本件記事は，原告Ａについて「横領との疑惑がある」との法的な見解の表明したものであって意見ないし論評である旨主張する。
確かに，法的な見解については，その正当性それ自体は，証明の対象とはなり得ないものであり，法的な見解の表明が証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項ということができないことは明らかであるから，法的な見解の表明は，事実を摘示するものではなく，意見ないし論評の表明の範ちゅうに属するものというべきである（最高裁平成１５民集５８巻５号１６１５号）。
しかしながら，「横領」という文言は，刑事的・民事的責任を問う場面で使用されるような法律用語としての意味に加え，より一般的に，他人のものを不正な方法により横取りする行為自体を表現する場合にも使用されるものであって，一般の読者の普通の注意と読み方に従って本件記事等を読むと，前記説示のとおり，原告Ａが原告Ｂから不正な手段により金員を横取りした旨が記載されていると理解するのが通常であって，本件記事等が，原告Ａに対して，横領罪又は民事上の不法行為責任が成立するか否かの法的見解を表明したものとは解されない。なお，Ｒ記者自身，証人尋問において，横領とは不適切な形で会社なり組織なりのお金を得ることである，本件見出しは，刑法上の横領罪の構成要件を満たすとかそのような意味で記載したものではない，原告Ａには，不適切な形で会社成り団体なりのお金を得た疑惑があるとの認識で本件記事等を記載した旨証言している。
そして，不正な手段により金員を横取りしたとの事項は，証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項と解されるから，本件見出しにおいて，「横領」という文言が使用されていることのみをもって，これが法的な見解を表明したものとは直ちに解されるものではないし，本件記事等が，証拠等による証明になじまない物事の価値，善悪，優劣についての批評や論議を述べたものとは解されず，被告の主張は採用できない。⑵前記⑴説示のとおり，本件記事等は，原告Ａが，Ｌなるダミー会社を使うという不正な方法を取ることにより，原告Ｂから正当な報酬以外に７０００万円を横取りした又は横取りしたことを強く窺わせる事実が存在するとの事実を摘示したものであり，一般の読者において，そのような行為を行った原告Ａに対しては否定的な印象を抱くといえるから，本件記事等は，原告Ａの社会的評価を低下させる名誉毀損に当たるというべきである。


平成２５年４月２６日判決言渡
平成２４年（行ケ）第１０３２２号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２５年４月１５日
判決
原            告                サムスンエレクトロニクス
カンパ   ニー    リミテ   ッド
訴訟代理人弁理士                渡      辺              隆同                              木      内      敬      二同                              野      村              進同                              松      尾      直      樹被            告                特許庁   長官指定代   理人                 中      塚      直      樹同                              飯      野              茂同                              樋      口      信      宏同                              大      橋      信      彦
主文
１特許庁が不服２０１０－１４８９号事件について平成２４年５月１日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
主文同旨
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯
訴外コーニンクレッカフィリップス    エレクトロニクスエヌ    ヴィ（以下「訴外会社」という。）は，平成１４年１２月１６日出願の国際特許出願に基づく優先権を主張して，平成１５年１２月１２日，発明の名称を「ＧＰＳデバイスに対する情報の位置に依存した表示」とする発明について特許出願（以下「本願」といい，その明細書（甲２）を「本願明細書」という。）をしたが，平成２１年１０月１４日付けで拒絶の査定を受けたので，平成２２年１月２２日，これに対する不服の審判を請求した（不服２０１０－１４８９号）。
原告は，平成２４年２月８日，訴外会社から本願に係る発明について特許を受ける権利を承継し，同年３月２日，特許庁に対し，出願人名義変更届を提出した。特許庁は，平成２４年５月１日，「本件審判の請求は，成り立たない」との審決をし，その謄本は同月１５日原告に送達された。
２特許請求の範囲の請求項１の記載
平成２４年１月２０日付け手続補正書（甲３）による補正後の特許請求の範囲の請求項１には，次の記載がある（以下，請求項１記載の発明を「本願発明」という。）。
「【請求項１】
ＧＰＳアドバイスタイプと，ＧＰＳアドバイスレンジと，ＧＰＳアドバイスとを含む複数のＧＰＳアドバイスデータセットを格納するメモリ媒体を備える装置であって，前記メモリ媒体は，中央演算処理装置と，出力デバイスとを有するＧＰＳデバイスに動作可能に接続され，かつ前記ＧＰＳデバイスの中央演算処理装置は，現在のＧＰＳデバイス位置を計算し，かつ前記ＧＰＳデバイスのユーザから任意の位置および前記任意の位置に対するＧＰＳアドバイスタイプを受け入れ，前記ＧＰＳデバイスの前記中央演算処理装置は，前記現在のＧＰＳデバイス位置或いは前記任意の位置を，前記複数のＧＰＳアドバイスデータセットと比較し，前記現在のＧＰＳデバイス位置或いは前記任意の位置が前記ＧＰＳアドバイスデータセットの前記ＧＰＳアドバイスレンジ内に入る場合は，前記出力デバイスへの出力のために前記ＧＰＳアドバイスデータセットを選択し，前記ＧＰＳデバイスの前記中央演算処理装置は，前記ユーザ入力されたＧＰＳアドバイスタイプを，前記ＧＰＳアドバイスデータセットの前記ＧＰＳアドバイスタイプと比較し，前記ユーザ入力されたＧＰＳアドバイスタイプが前記ＧＰＳアドバイスデータセットの前記ＧＰＳアドバイスタイプと一致する場合は，前記出力デバイスへの出力のために前記ＧＰＳアドバイスデータセットを選択する装置。」
３審決の理由
審決の理由は，別紙審決書写し記載のとおりである。その要点は，本願発明は，特表平８－５１０５７８号公報（甲１。以下「引用刊行物１」ともいい，これに記載された発明を「引用発明」という。）に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないというものである。審決が認定した引用発明，本願発明と引用発明との一致点及び相違点は，以下のとおりである。
(1)引用発明
「音声情報及び視覚情報を格納するデータベースを備える装置であって，前記データベースは，プロセッサと，データを出力するための手段とを有する，ＧＰＳ受信機を有するポータブル情報システムに備えられており，現在のポータブル情報システムの位置を計算し，また前記ポータブル情報システムのユーザが入力した所望の場所の緯度／経度および興味のあるデータのタイプを受け入れ，現在の位置或いは前記所望の場所に対応するデータが検索され，また前記興味のあるデータのタイプを検索，出力する装置。」
なお，審決の引用発明の認定中「ユーザー」とあるのは，「ユーザ」の誤記と解されるので，以下「ユーザ」と表記する。
(2)一致点
データを格納するメモリ媒体を備える装置であって，前記メモリ媒体は，中央演算処理装置と，出力デバイスとを有するＧＰＳデバイスに動作可能に接続され，現在のＧＰＳデバイス位置が計算され，かつ前記ＧＰＳデバイスのユーザから任意の位置および前記任意の位置に対するデータのタイプを受け入れ，前記現在のＧＰＳデバイス位置或いは前記任意の位置を，前記データと比較し，前記現在のＧＰＳデバイス位置或いは前記任意の位置が前記データと一致する場合は，前記出力デバイスへの出力のために前記データを選択し，前記ユーザ入力されたデータのタイプを比較し，一致する場合は，前記出力デバイスへの出力のために前記データを選択する装置。
(3)相違点
ア相違点１
本願発明において，格納されるデータが「ＧＰＳアドバイスタイプと，ＧＰＳアドバイスレンジと，ＧＰＳアドバイスとを含む少なくとも１つのＧＰＳアドバイスデータセット」とされているのに対し，引用発明においてはデータの構造は不明である点。
イ相違点２
本願発明においては，「中央演算処理装置」が位置計算等の処理を行っているのに対し，引用発明では「プロセッサ」が処理を行っているのか，他の処理装置が処理を行っているのかが明確ではない点。
第３原告主張の取消事由
審決には，本願発明と引用発明との一致点・相違点の認定の誤り（取消事由１），相違点１についての容易想到性の判断の誤り（取消事由２）があり，これらの誤りは審決の結論に影響を及ぼすものであるから，審決は違法であり，取り消されるべきである。
１取消事由１（一致点・相違点の認定の誤り）


(1)審決は，引用発明と本願発明の一致点として，「前記ＧＰＳデバイスのユーザから任意の位置および前記任意の位置に対するデータのタイプを受け入れ」ることを認定しているが，この認定は誤りである。
ア引用刊行物１の２頁２～１８行には，「１．データベースと，内蔵されていることが好ましい，･･･ユーザに関連する位置データを決定するための手段と，･･･データベースから･･･自動的に検索するための手段と，ユーザが興味あるデータを選択またはプリセットするための手段と，検索されたデータを出力するための手段とを備えているポータブル情報システム。」と記載されており，ここに，「ユーザが興味あるデータを選択またはプリセットするための手段」という記載があることから，引用発明のポータブル情報システムは，ユーザから「興味あるデータ」を受け入れるものであることは読み取れるが，ポータブル情報システムを構成する他の手段の記載を参照しても，「興味あるデータ」が何らかの位置に対応付けて選択またはプリセットされるものであることは読み取れない。イ上記の記載のほかに，引用刊行物１の６頁１７～２１行には，データのタイプを受け入れることに関して，「ユーザは，彼にとって最も興味のあるデータのタイプを予め選択することができ，ユーザの位置･･･が変化するにつれて，このことはＧＰＳ受信機によって検出され，そして当該システムはデータベースから好適なデータを自動的に検索する。」と記載されており，この記載によれば，引用発明のポータブル情報システムは，ユーザから「データのタイプ」を受け入れるものであることは読み取れるが，「データのタイプ」が何らかの位置に対応付けて選択されるものであることは読み取れない。
ウ以上のとおり，引用刊行物１には，審決が認定した一致点のうち，「前記任意の位置に対する」の部分が記載されていない。
したがって，本願発明と引用発明の一致点は，審決が認定した一致点から「前記任意の位置に対する」という部分を除いて，「前記ＧＰＳデバイスのユーザから任意の位置およびデータのタイプを受け入れ，」と認定すべきである。そして，本願発明と引用発明との相違点として，以下の点を認定すべきである。本願発明では，ユーザから「任意の位置」及び「任意の位置に対するＧＰＳアドバイスタイプ」を受け入れるのに対し，引用発明では，「興味あるデータ」または「興味のあるデータのタイプ」が，ユーザが入力した「所望の場所」に対するものかどうかが不明である点。
上記の認定の誤りは，相違点１の容易想到性の判断に影響を及ぼす。(2)審決は，引用発明と本願発明の一致点として，「前記現在のＧＰＳデバイス位置或いは前記任意の位置が前記データと一致する場合は，前記出力デバイスへの出力のために前記データを選択」することを認定しているが，この認定は誤りである。
ア引用刊行物１の９頁９～１１行には，「図３は，ある地図を示しており，この中で，大きなドットはＧＰＳによって決定される位置を示し，各ドットで，特定の音声フレーズがデータベースまたはラジオ放送から選択されて再生される。」と記載されており，この記載によれば，引用発明では，データベース内のデータが現在の位置と比較され，一致する場合に選択される。
イ一方，本願発明では，「ＧＰＳアドバイスタイプと，ＧＰＳアドバイスレンジと，ＧＰＳアドバイスとを含む複数のＧＰＳアドバイスデータセット」がメモリ媒体に格納され，「前記現在のＧＰＳデバイス位置或いは前記任意の位置が前記ＧＰＳアドバイスデータセットの前記ＧＰＳアドバイスレンジ内に入る場合は，前記出力デバイスへの出力のために前記ＧＰＳアドバイスデータセットを選択」する。ここでいう「レンジ」については，「広辞苑」（甲５）に記載されているとおり，「①幅。範囲。領域。」を意味することは明らかであるから，「ＧＰＳアドバイスレンジ」は，一点を示すＧＰＳ座標ではなく，幅のある範囲を意味する。範囲は，通常，上限と下限で定義され，当該範囲に含まれる個別の値の情報を持たない。加えて，本願明細書（甲２）には，「ＧＰＳアドバイスレンジ」について，具体的に，「ここで用いられた用語“ＧＰＳアドバイスレンジ”は，あるＧＰＳアドバイスデータセットを，経度，緯度及び高度の所定のレンジの組（セット）によって識別する。ＧＰＳアドバイスレンジは，例えば，それぞれ，ある所定の固定の経度，緯度及び高度を包含する，経度，緯度，及び高度の所定のレンジのセットから成り，」（段落【００１５】）と記載されている。この記載によるＧＰＳアドバイスレンジは，所定の固定の経度，緯度等を包含する経度，緯度等の範囲，すなわち，経度，緯度等の範囲を定義する上限及び下限を示す情報を含むが，所定の固定の経度，緯度等の情報は含まないと考えられる。
ウ本願発明において，「ＧＰＳアドバイスレンジ」を引用刊行物１における「興味のある場所」の座標を含むように設定した場合，現在のＧＰＳデバイス位置或いは任意の位置が「興味のある場所」の座標と一致していると，現在のＧＰＳデバイス位置或いは任意の位置がＧＰＳアドバイスデータセットのＧＰＳアドバイスレンジ内に入るという判定結果が出る。
しかし，本願発明は，「興味のある場所」の座標の情報を持たないので，現在のＧＰＳデバイス位置或いは任意の位置が「興味のある場所」の座標と一致すると判定したわけではない。
したがって，審決は一致点の認定に誤りがあり，この認定の誤りは，相違点１の容易想到性の判断に影響を及ぼす。
(3)審決は，引用発明と本願発明の相違点１として，「引用発明においてはデータの構造は不明である」と認定しているが，この認定は誤りである。すなわち，引用刊行物１の９頁１３～１７行には，「･･･興味ある場所のＧＰＳ用の緯度／経度座標が，地図からまたは位置調査によってディジタル化される。その後，興味のある場所のそれぞれを説明する音声が，対応するＧＰＳ座標と共に，コンパクトディスク（ＧＰＳ－ＣＤ）のデータベースに，圧縮された形態で記録格納される。」との記載があり，この記載によれば，引用発明においては，「興味のある場所」のそれぞれについて，音声と，対応するＧＰＳ座標とがデータベースに格納される。したがって，引用発明では，データベースに格納された音声とＧＰＳ座標のそれぞれの組についてＧＰＳ座標が現在の位置（或いは所望の場所）と比較され，一致する場合に当該ＧＰＳ座標と対応付けされた音声が選択されると考えられる。


上記の認定の誤りは，相違点１の容易想到性の判断に影響を及ぼす。２取消事由２（相違点１についての容易想到性判断の誤り）(1)以下のとおり，本願発明におけるデータ構造及び処理内容は，引用刊行物１に記載されたものとは異なり，このような相違は，設計事項には当たらず，本願発明は引用発明に基づいて容易に想到できたものではない。ア審決は，「本願発明の…「ＧＰＳアドバイスレンジ」…については，明細書の記載を参酌すると，…『緯度，経度など』…を指すものと認められる。」と認定しているが，上記１(2)で「ＧＰＳアドバイスレンジ」について述べた理由から，『緯度，経度など』は，正しくは，『緯度，経度などの範囲』と認定すべきである。本願発明では，「ＧＰＳアドバイスタイプと，ＧＰＳアドバイスレンジと，ＧＰＳアドバイスとを含む複数のＧＰＳアドバイスデータセット」がメモリ媒体に格納され，「前記現在のＧＰＳデバイス位置或いは前記任意の位置が前記ＧＰＳアドバイスデータセットの前記ＧＰＳアドバイスレンジ内に入る場合は，前記出力デバイスへの出力のために前記ＧＰＳアドバイスデータセットを選択」する。イ一方，引用発明では，上記１(2)で述べたとおり，データベースに格納された音声とＧＰＳ座標のそれぞれの組についてＧＰＳ座標が現在の位置或いは所望の場所と比較され，一致する場合に当該ＧＰＳ座標と対応付けされた音声が選択される。現在の位置が，あるＧＰＳ座標と一致することを検出するより，現在の位置が当該ＧＰＳ座標を包含する緯度及び経度の範囲に入ることを検出する方が，明らかに検出が容易であるので，本願発明におけるＧＰＳアドバイスデータセットの選択は，引用発明における音声の選択より，処理が容易になる。引用刊行物１における他の検索例として，引用刊行物１の７頁１０～１３行には，「ユーザは，必ずしも当てはまることではないが，一般的にユーザの現在位置を中心とする所定半径内の，･･･ユーザにとって興味のある特定の事項に関するデータベースの自動検索を開始することもできる。」という記載もある。すなわち，この検索例において，データベース内のデータは，現在の位置から所定範囲内にある場合に選択される。
しかし，本願発明と引用発明とでは検索結果が同じになるとは限らず，本願発明では，ＧＰＳアドバイスデータセットが検索されるような現在の位置との位置関係を個々に定義することができる。
ウさらに，本願発明は，ＧＰＳアドバイスデータセットのデータ構造自体に特徴がある。
本願発明におけるＧＰＳアドバイスデータセットは，「ＧＰＳアドバイスタイプと，ＧＰＳアドバイスレンジと，ＧＰＳアドバイスとを含む」が，引用刊行物１には，このようなデータ構造は開示されていない。
ＧＰＳアドバイスデータセットは，ＧＰＳアドバイスタイプ，ＧＰＳアドバイスレンジ，ＧＰＳアドバイスの３種の情報が結合された状態で存在することから，位置及びタイプが入力されれば，それに該当するＧＰＳアドバイスを決定することができる。これに対し，引用刊行物１では，上記１(2)で述べたとおり，データベースにＧＰＳ座標と音声の形態でデータが保存されていると解される。このデータ構造では，ＧＰＳ座標によってのみ音声が決定され，別途，タイプとの関係を示す情報がなければ，入力値として位置とタイプが与えられてもデータベースのデータを特定することができない。
(2)引用刊行物１には，「所望の場所」と，「所望の場所」に対する「興味のあるデータのタイプ」の両方を入力する動機付けがない。すなわち，審決が引用する，引用刊行物１の１４頁９～１３行の「下見（プレ・ビュー：pre-view）モード･･･所定のビジュアルシーケンスが，単に，所望の場所の名前または緯度／経度を入力することによって，またはシステムによって提供されるリストから所望の場所を選択することによって，検索されて表示される。」との記載においては，ユーザが入力する場所は，ユーザが興味のある場所であるから，場所に加えてデータのタイプを入力する必要性がない。
第４被告の反論
１取消事由１（一致点・相違点の認定の誤り）に対し(1)「任意の位置に対するデータのタイプ」について原告は，審決は，引用発明と本願発明の一致点として，「前記ＧＰＳデバイスのユーザから任意の位置および前記任意の位置に対するデータのタイプを受け入れ，」の構成を認定したが，引用発明は「前記任意の位置に対する」の構成を具備しないから，審決は一致点の認定に誤りがあり，また，相違点の看過がある旨主張する。しかし，以下のとおり，原告の主張には理由がない。ア本願の発明の詳細な説明（甲２）の段落【００３２】及び【００３３】の記載によると，本願発明の位置情報（ＧＰＳアドバイスレンジ）とこれに対するＧＰＳアドバイスタイプは，データセットとして関連づけられている。他方，本願の発明の詳細な説明の記載及び図面のどこを参照しても，本願発明の中央演算処理装置が，「任意の位置」（例：Ａ市）及び「任意の位置に対するＧＰＳアドバイスタイプ」（例：Ａ市内にあるホテル）を受け入れるような構成の開示はない。
そうしてみると，本願の特許請求の範囲（甲３）の「前記任意の位置に対するＧＰＳアドバイスタイプ」という記載は，本願発明の「ＧＰＳアドイスタイプ」が，データの意味内容の観点からみたときに「ＧＰＳアドバイスレンジ」と関連づけられていることを意味すると解される。他方，本願発明の中央演算処理装置が，データとして「任意の位置」及び「任意の位置に対するＧＰＳアドバイスタイプ」を受け入れることを意味するとは解されない。


以上のとおり，本願発明の中央演算処理装置は，データとしては「任意の位置」と「ＧＰＳアドバイスタイプ」を受け入れるものである。このような理解は，本願の発明の詳細な説明の他の記載とも整合する（段落【００２４】～【００２８】，【００３５】～【００３７】）。したがって，本願の発明の詳細な説明には，本願発明の中央演算処理装置が，ユーザ入力として「任意の位置」（例：Ａ市）や「ＧＰＳアドバイスタイプ」（例：ホテル）を受け入れ，選択された情報内容を表示することは開示されているが，本願発明の中央演算処理装置が，ユーザ入力として「任意の位置」（例：Ａ市）及び「任意の位置に対するＧＰＳアドバイスタイプ」（例：Ａ市内にあるホテル）を受け入れ，選択された情報内容を表示することは開示されていない。以上のとおりであるから，本願発明は，中央演算処理装置が，「ＧＰＳデバイス位置」及び「ＧＰＳアドバイスタイプ」のデータを受け入れるものを，発明の要旨とする。
これに対し，引用発明は，「データベースを備え」，「ユーザーが入力した所望の場所の緯度／経度および興味のあるデータのタイプを受け入れ，現在の位置或いは前記所望の場所に対応するデータが検索され」る構成を具備する（引用発明の認定に争いはない。）。
そうしてみると，「前記ＧＰＳデバイスのユーザから任意の位置および前記任意の位置に対するデータのタイプを受け入れ，」の構成を一致点とした審決の認定に誤りはなく，したがって，相違点の看過もない。
イなお，本願の特許請求の範囲の「前記ＧＰＳデバイスの中央演算処理装置は，･･･前記任意の位置に対するＧＰＳアドバイスタイプを受け入れ」という記載は，物としての中央演算処理装置の構成を特定する記載である。したがって，ユーザから受け入れる情報が「前記任意の位置に対するＧＰＳアドバイスタイプ」であっても「ＧＰＳアドバイスタイプ」であっても，それをデータとして受け入れる中央演算処理装置の構成には何ら差異が存在しない。ウユーザが訪問先に関する情報を得たいと考えているときに，訪問先の位置のみに基づいて選択されるすべての情報を得たり，興味のあるタイプのみに基づいて選択されるすべての情報を得たりするだけでは実用にならず，訪問先の位置と興味のあるタイプを組み合わせた情報を得て初めて実用的なものとなることは，一般常識である（以下「一般常識」という。）。
また，この点は，引用刊行物１（甲１）の５頁８～１１行（以下「本発明の背景」という。）に，位置と興味の組み合わせによってデータが検索され，出力される構成が開示されていることからみても，明らかである。このような一般常識は，ユーザが本願発明の装置を使用する場合においても妥当すると思われる。
そうしてみると，本願の特許請求の範囲の「ＧＰＳデバイスのユーザから任意の位置および前記任意の位置に対するＧＰＳアドバイスタイプを受け入れ」という記載は，「任意の位置」と「ＧＰＳアドバイスデータ」を組み合わせた情報を得たいと考えたユーザが，本願発明の装置に「ＧＰＳアドバイスデータ」を入力するときの，一般常識に基づくユーザの意識を反映させた記載とも考えられなくもない。ところで，引用刊行物１の図２及び図３には，図１のバージョンにおける設定経路モードとして，ＧＰＳデータ（位置データ）との適合及びデータの必要性（興味あるデータの選択）を組み合わせて検索されたデータを出力する構成が開示されている。また，引用刊行物１の１４頁１０～１３行には，図４のバージョンにおける下見モードが記載されているところ，先の「一般常識」ないし「本発明の背景」を考慮するならば，引用刊行物１には，図１及び図４のバージョンにおいて，「前記ポータブル情報システムのユーザーが入力した所望の場所の緯度／経度および興味のあるデータのタイプを受け入れ」て，両者を組み合わせて検索を行う構成も開示されており，事実，引用刊行物１の２頁には，請求項１に係る発明を引用した請求項３に係る発明が開示されている。
そうすると，本願発明が位置とタイプを組み合わせた検索を行うものであることを認めるわけではないが，いずれにせよ，審決の一致点の認定に誤りはなく，相違点の看過もない。
(2)「位置」と「レンジ」の相違について
原告は，審決は，本願発明と引用発明の一致点として，「前記現在のＧＰＳデバイス位置或いは前記任意の位置が前記データと一致する場合は，前記出力デバイスへの出力のために前記データを選択し」の構成を認定したが，引用発明では，データベースに格納されたＧＰＳ座標が現在の位置（或いは所望の場所）と一致する場合にデータが選択されるのに対し，本願発明は，現在のＧＰＳデバイス位置（或いは任意の位置）がＧＰＳアドバイスレンジ内に入る場合にＧＰＳアドバイスデータセットを選択するから，審決は，一致点の認定に誤りがある旨主張する。しかし，以下のとおり，原告の主張には理由がない。
原告が指摘する，引用刊行物１（甲１）の９頁１３～１５行の記載は，その文章のとおり解釈するべきであるから，「緯度／経度座標」を「緯度／経度座標点」の意味には限定解釈できない。
また，例えば，村や山を「点」で識別した場合，引用刊行物１には，村役場や山頂にまで行かなければ村内や山の近くのホテルの案内が行われない極めて不親切な装置が開示されているという，不合理な理解を強いられることになる。引用刊行物１の９頁の下から２及び１行には，「北，南，東または西からある村に到達するような場合，いくつかの場所で，広く同様なメッセージを適用できる場合がある。」と記載され，さらに，引用刊行物１の１２頁１１～１３行には，「一般的な航空モードを選択した場合，システムは，空港，規定された領域，危険領域，軽飛行機ルート，上空交通制御境界等の航空関連ポイントとの関連で，ＧＰＳによる位置，高度及び速度をユーザに識別させる。」と記載されており，これら記載からも明らかなとおり，引用刊行物１において「緯度／経度座標」は，「緯度／経度座標領域」の意味で用いられている。
引用刊行物１の図２が示すとおり，引用発明は，現在の位置或いは所望の場所がデータベースに格納されたＧＰＳ座標と適合する場合にデータを選択する。したがって，「適合」ではなく「一致」という用語を用いた点においては審決の一致点の認定は不正確であったとしても，審決の一致点の認定に誤りはなく，少なくとも，審決の相違点の認定に誤りはない。
(3)相違点１の認定誤りについて


原告は，引用発明においては「興味のある場所」のそれぞれについて，音声と，対応するＧＰＳ座標とがデータベースに格納されるから，相違点１の「引用発明においてはデータの構造は不明である」との審決の認定は誤りである旨主張する。しかし，審決の相違点１の「引用発明においてはデータの構造は不明である」という認定は，その文章が意味するとおり，データの構造が不明であるという意味であり，データベースに格納される内容が不明であるという意味ではない。２取消事由２（相違点１についての容易想到性判断の誤り）に対し
(1)ＧＰＳアドバイスレンジについて
ア原告は，審決は，相違点１の判断において，本願発明の「ＧＰＳアドバイスレンジ」について，「緯度，経度など」を指すと認定しているが，正しくは，「緯度，経度などの範囲」を指すと認定すべきであり，本願発明のＧＰＳアドバイスレンジは，ある所定の固定の位置に対して，当該所定の固定の位置を包含する緯度及び経度の所定の範囲を示し，緯度及び経度の範囲を識別するが，所定の位置の情報を持たないと主張する。
しかし，本願の発明の詳細な説明（甲２）の段落【００１５】の第一文に，「ここで用いられた用語“ＧＰＳアドバイスレンジ”は，あるＧＰＳアドバイスデータセットを，経度，緯度及び高度の所定のレンジの組（セット）によって識別する。」と記載されているとおり，本願発明の「ＧＰＳアドバイスレンジ」は，ＧＰＳアドバイスデータセットを，緯度，経度などの範囲によって中央演算処理装置が識別（現在地等と比較）するためのものである。
他方，引用刊行物１の９頁の下から２及び１行に，「北，南，東または西からある村に到達するような場合，いくつかの場所で，広く同様なメッセージを適用できる場合がある。」と記載され，さらに，引用刊行物１の１２頁１１～１３行に，「一般的な航空モードを選択した場合，システムは，空港，規定された領域，危険領域，軽飛行機ルート，上空交通制御境界等の航空関連ポイントとの関連で，ＧＰＳによる位置，高度及び速度をユーザに識別させる。」と記載されているとおり，引用発明の緯度，経度などのデータも，データベースのデータを，経度，緯度などの範囲によってシステムが識別（現在地等と比較）するためのものである。なお，ナビゲーションシステム等の位置データにおいて，経度，緯度などの範囲によってシステムが識別（現在地等と比較）するものは，乙４～６に開示されているとおり周知である。
したがって，審決の相違点１の判断に誤りはない。
イ原告は，引用刊行物１における他の検索例において，データベース内のデータは，ユーザの現在位置から所定範囲内にある場合に選択され，この検索例は本願発明のものと相違する旨主張する。
しかし，原告が指摘する検索例は，原告も認めるとおり，「他の検索例」，すなわち，引用発明における「現在の位置或いは前記所望の場所に対応するデータが検索され」という検索とは異なる検索例（現在の位置或いは前記所望の場所から所定範囲内のデータが検索され）に関するものである。
また，引用刊行物１に他の検索例が記載されているからといって，引用発明が他の検索例のみを具備するものに限定解釈されることになるわけではないから，本願発明の容易推考が否定されるわけでもない。
なお，本願の発明の詳細な説明には記載されていないけれども，本願発明においても，現在のＧＰＳデバイス位置に対して選択可能なＧＰＳアドバイスデータセット（例：Ｃ銀行のＡＴＭ）が存在しないとき，次善の策として，現在のＧＰＳデバイス位置から所定範囲内のデータを検索し，出力するようにした方が良いことは，明らかである。
したがって，審決の判断に誤りはない。
(2)動機付けの欠如
原告は，引用刊行物１には，「所望の場所」と，「所望の場所」に対する「興味のあるデータのタイプ」の両方を入力する動機付けがないと主張する。確かに，引用刊行物１の１４頁９～１３行には，ユーザがデータのタイプを入力することの明記はない。
しかしながら，引用刊行物１の下見モードにおいて明記がないとしても，先の「一般常識」ないし「本発明の背景」及び引用刊行物１の請求項３の記載を考慮するならば，引用刊行物１にはユーザが「所望の場所」及び「興味のあること」を入力してその検索結果を得る構成が開示されているから，審決の判断に誤りはない。念のために主張すると，先の「一般常識」をもつ当業者が引用刊行物１の「本発明の背景」の記載に接したならば，引用刊行物１の下見モードにおいて，ユーザが「所望の場所」及び「興味のあること」を入力してその検索結果を得る構成とすることは容易にできることであるから，少なくとも，審決の結論に誤りはない。
第５当裁判所の判断
当裁判所は，原告主張の取消事由１（一致点・相違点の認定の誤り）には理由があり，審決は取消しを免れないと判断する。その理由は以下のとおりである。１本願発明について   (1)本願明細書の記載本願明細書（甲２）には，次の記載がある（下線は裁判所が付した。以下同じ。）
「【０００８】
本発明は，
情報或いは広告データベースを含む通信網への無線アクセスを有するＧＰＳデバイスを装備することなく，かつ商業用ラジオ或いはテレビション放送を受信するためのＧＰＳデバイスを装備することなく，ＧＰＳデバイス位置或いはそのユーザの位置に特定なニーズと関係のある位置特定情報及び広告を提供するための新規のデバイス，システム及び方法に係る。」
「【００１１】
ＧＰＳデバイスは，ＧＰＳ衛星によって送信されたＬ１信号を受信し，上記ＧＰＳデバイスに動作可能に接続されたプログム可能な中央演算処理装置（“ＣＰＵ”）がＧＰＳデバイス位置，つまり，上記ＧＰＳデバイスの経度，緯度及び高度を計算するのに使用するために，上記Ｌ１信号からデータを抽出する。･･･
【００１２】
本発明は，ＧＰＳデバイス位置或いはユーザの位置に特定なニーズと関係がある，位置特定情報或いは広告を上記ＧＰＳデバイスの出力デバイスに出力することで提供する。
【００１３】
ここで用いられた用語“ＧＰＳアドバイス”は，データセット（これらは以降ＧＰＳアドバイスデータセットと呼ばれる）として組み立てられ，収集され，グループ化され，接続され，リンク或いは編成された，オーディオビジュアル，グラフィカル或いはテキストによる位置特定情報を意味し，このデータセットは，このデータセット内に含まれる，“ＧＰＳアドバイスタイプ“及び“ＧＰＳアドバイスレンジ”によって識別される。
【００１４】


ここで用いられた用語“ＧＰＳアドバイスタイプ”は，あるＧＰＳアドバイスデータセットを，位置特定情報或いは広告のあるカテゴリ，クラス，タイプ，或いは種類として，例えば，旅行に関連する情報の場合は，宿，食料，燃料，娯楽，駐車，ドッギング，保守，修理，その他，として識別する。
【００１５】
ここで用いられた用語“ＧＰＳアドバイスレンジ”は，あるＧＰＳアドバイスデータセットを，経度，緯度及び高度の所定のレンジの組（セット）によって識別する。ＧＰＳアドバイスレンジは，例えば，それぞれ，ある所定の固定の経度，緯度及び高度を包含する，経度，緯度，及び高度の所定のレンジのセットから成り，ここで，これら固定の経度，緯度及び高度は，例えば，ある都市の中心，ある山の頂上，或いはある半島の先端に対応する。
【００１６】
このＧＰＳアドバイスデータセットは，ＧＰＳデバイスに動作可能に接続されたメモリ媒体から得ることも，或いは上記ＧＰＳデバイスによって，ＧＰＳ衛星からＬ１信号とともに送信される専用のキャリア信号から受信することも考えられる。」
「【００２４】
発明の実施例によれば，ＧＰＳデバイスのＣＰＵは，計算された或いはユーザ入力されたＧＰＳデバイス位置をメモリ媒体上に格納されている各ＧＰＳアドバイスデータセット内に含まれるＧＰＳアドバイスレンジと比較するか，或いは計算された或いはユーザ入力されたＧＰＳデバイス位置をＧＰＳ衛星によって送信されかつＧＰＳデバイスによって受信されたＧＰＳアドバイスデータセット内に含まれるＧＰＳアドバイスレンジと比較する。
【００２５】
計算された或いはユーザ入力されたＧＰＳデバイス位置が，ある格納された或いは送信されかつ受信されたＧＰＳアドバイスデータセット内に含まれるＧＰＳアドバイスレンジ内に入る場合は，上記ＧＰＳアドバイスデータセットは，上記ＧＰＳデバイスの出力デバイスに出力するために選択される。
【００２６】
あるＧＰＳデバイス位置は，あるＧＰＳデバイスの計算された或いはユーザ入力された緯度がＧＰＳアドバイスデータセットの緯度の所定のレンジ内に概ね入り，ＧＰＳデバイスの計算された或いはユーザ入力された経度がＧＰＳアドバイスデータセットの経度の所定のレンジ内に概ね入り，そして，ＧＰＳデバイスの計算された或いはユーザ入力された高度がＧＰＳアドバイスデータセットの高度の所定のレンジ内に概ね入る場合に，あるＧＰＳアドバイスレンジ内に”入る”。
【００２７】
逆に，あるＧＰＳデバイス位置は，ＧＰＳデバイスの計算された或いはユーザ入力された緯度がＧＰＳアドバイスデータセットの緯度の所定のレンジ内に概ね入いらず，ＧＰＳデバイスの計算された或いはユーザ入力された経度がＧＰＳアドバイスデータセットの経度の所定のレンジ内に概ね入いらず，及び，ＧＰＳデバイスの計算された或いはユーザ入力された高度がＧＰＳアドバイスデータセットの高度の所定のレンジ内に概ね入いらない場合は，ＧＰＳアドバイスレンジ内に入いらない。」
「【００３０】
次に，図面の参照に移るが，様々な図面中，類似するパーツは類似する符号にて示される。図１には本発明の第一の実施例によるＧＰＳデバイス２０がブロック図の形式にて簡略的に示されている。この実施例においては，ＧＰＳアンテナ２５，信号処理ユニット２６，ＣＰＵ（“ＣＰＵ”）３０，及び出力デバイス３３を含むＧＰＳ受信機２１は，モバイル通信或いは計算デバイス２２とメモリ媒体２３との両方に動作可能なように接続される。
【００３１】
Ｌ１ＧＰＳ信号２４がＧＰＳアンテナ２５によって受信され，ＧＰＳ受信機２１に信号処理ユニット２６を通じて入力されるが，信号処理ユニット２６は，Ｌ１ＧＰＳ信号２４からのＧＰＳ位置データ３８を，取得，識別，分離，復調，及び抽出し，ＧＰＳ中央演算処理装置（“ＣＰＵ”）３０に入力する。ＣＰＵ３０は，抽出されたＧＰＳ位置データ３８を利用して，ＧＰＳデバイス位置を構成する位置座標の組を計算する。ＣＰＵ３０は，ＧＰＳデバイス位置を出力デバイス３３に出力する。
【００３２】
図２は，単に簡略的に図解する目的にて代表的なＧＰＳアドバイスデータセット３７を示すが，これは，オーディオビジュアル，グラフィカル或いはテキストによる位置特定情報或いは広告内容３６，ＧＰＳアドバイスタイプ３９，及びＧＰＳアドバイスレンジ４０を含み，このＧＰＳアドバイスレンジは，緯度の所定のレンジ４１，経度の所定のレンジ４２，及び高度の所定のレンジ４３を含む。」
「【００３４】
メモリ媒体２３は，様々な位置特定情報或いは広告３６，ＧＰＳアドバイスタイプ３９，及びＧＰＳアドバイスレンジ４０を含む，複数の一例として示されるようなＧＰＳアドバイスデータセット３７を格納する。
【００３５】


ＣＰＵ３０は，それが抽出されたＧＰＳ位置データ３８からＧＰＳデバイス２０に対して計算したＧＰＳデバイス位置を，メモリ媒体２３内に格納されているＧＰＳアドバイスデータセット３５の各々の中に含まれるＧＰＳアドバイスレンジ４０と比較し，それが計算したＧＰＳデバイス位置がこれら複数のＧＰＳアドバイスデータセット３５の各々の中に含まれるＧＰＳアドバイスレンジ４０内に入る場合は，これら複数のＧＰＳアドバイスデータセット３５からあるＧＰＳアドバイスデータセット３７を選択するようにプログラムされる。ＣＰＵ３０は，加えて，ＧＰＳデバイス２０のユーザによって入力されたあるＧＰＳデバイス位置を，メモリ媒体２３内に格納されているＧＰＳアドバイスデータセット３５の各々の中に含まれるＧＰＳアドバイスレンジ４０と比較し，そのユーザにて入力されたＧＰＳデバイス位置がＧＰＳアドバイスデータセット３５の各々の中に含まれるＧＰＳアドバイスレンジ４０内に入る場合は，これら複数のＧＰＳアドバイスデータセット３５からあるＧＰＳアドバイスデータセット３７を選択するようにプログラムされる。」
(2)本願発明の概要
本願発明の構成は前記第２の２のとおりであり，これと本願明細書（甲２）の上記(1)の記載によれば，本願発明は，概要次のとおりの発明であることが認められる。
本願発明は，「ＧＰＳアドバイスタイプと，ＧＰＳアドバイスレンジと，ＧＰＳアドバイスとを含む複数のＧＰＳアドバイスデータセットを格納するメモリ媒体を備える装置であって，前記メモリ媒体は，中央演算処理装置と，出力デバイスとを有するＧＰＳデバイスに動作可能に接続され，かつ前記ＧＰＳデバイスの中央演算処理装置は，現在のＧＰＳデバイス位置を計算し，かつ前記ＧＰＳデバイスのユーザから任意の位置および前記任意の位置に対するＧＰＳアドバイスタイプを受け入れ，前記ＧＰＳデバイスの前記中央演算処理装置は，前記現在のＧＰＳデバイス位置或いは前記任意の位置を，前記複数のＧＰＳアドバイスデータセットと比較し，前記現在のＧＰＳデバイス位置或いは前記任意の位置が前記ＧＰＳアドバイスデータセットの前記ＧＰＳアドバイスレンジ内に入る場合は，前記出力デバイスへの出力のために前記ＧＰＳアドバイスデータセットを選択」するものである。本願発明における「ＧＰＳアドバイスレンジ」は，あるＧＰＳアドバイスデータセットを，経度，緯度及び高度の所定のレンジの組（セット）によって識別するものであり（段落【００１５】，【００３２】），例えば，それぞれ，ある所定の固定の経度，緯度及び高度を包含する，経度，緯度及び高度の所定のレンジのセットから成る（段落【００１５】）。
ＧＰＳデバイスのＣＰＵは，計算された或いはユーザ入力されたＧＰＳデバイス位置をメモリ媒体上に格納されている各ＧＰＳアドバイスデータセット内に含まれるＧＰＳアドバイスレンジと比較するか，或いは計算された或いはユーザ入力されたＧＰＳデバイス位置をＧＰＳ衛星によって送信されかつＧＰＳデバイスによって受信されたＧＰＳアドバイスデータセット内に含まれるＧＰＳアドバイスレンジと比較し，計算された或いはユーザ入力されたＧＰＳデバイス位置が，ある格納された或いは送信されかつ受信されたＧＰＳアドバイスデータセット内に含まれるＧＰＳアドバイスレンジ内に入る場合は，上記ＧＰＳアドバイスデータセットは，上記ＧＰＳデバイスの出力デバイスに出力するために選択される（段落【００２４】，【００２５】，【００３５】）。
あるＧＰＳデバイス位置は，あるＧＰＳデバイスの計算された或いはユーザ入力された緯度がＧＰＳアドバイスデータセットの緯度の所定のレンジ内に概ね入り，ＧＰＳデバイスの計算された或いはユーザ入力された経度がＧＰＳアドバイスデータセットの経度の所定のレンジ内に概ね入り，そして，ＧＰＳデバイスの計算された或いはユーザ入力された高度がＧＰＳアドバイスデータセットの高度の所定のレンジ内に概ね入る場合に，あるＧＰＳアドバイスレンジ内に入ると判定される（段落【００２６】）。
２引用発明について
(1)引用刊行物１の記載
引用刊行物１（甲１）には，次の記載がある。
「ＧＰＳ探索装置は，グローバル・ポジショニング・システム（ＧＰＳ）データをキーとして使用し，データベースまたは放送データから音声及び画像を探索するポータブル情報システムに関する。ユーザは，彼にとって最も興味のあるデータのタイプを予め選択することができ，ユーザの位置，方位，速度，高度または姿勢が変化するにつれて，且つ時刻が変化するにつれて，このことはＧＰＳ受信機によって検出され，そして当該システムはデータベースから好適なデータを自動的に検索する。装置は，コンパクトディスクとして内部に交換可能なデータベースを備えるとともに，外部データベース及び放送データにもアクセスできる。ＧＰＳ探索装置は，動いている時に情報を提供できるように設計されている。考案された適用例の多くの場合において，ユーザは，自己の位置を知りたい場合はほとんどなく，すぐ近くのビルの歴史または製品を買う場所等の，ユーザにとって最も興味のある場所に関する情報を単に必要としている。ユーザが必要としている情報が，ＧＰＳにおける位置，速度，高度または時間をキーとして使用し，データベースにアクセスすることによって得られるということは，ユーザにとって無関係であり，また自明なことである。
･･･
例えば，旅行中，システムは，ユーザが好む場所を自動的に識別できるように設定され，すぐ近くのビルの歴史または最も好ましいルートを示すことができる。ユーザは，必ずしも当てはまることではないが，一般的にユーザの現在位置を中心とする所定半径内の，目印，ホテル，病院，店または製品等の，ユーザにとって興味のある特定の事項に関するデータベースの自動検索を開始することもできる。」
（６頁１４行～７頁１３行）
「装置は，当該装置内に設けられているＧＰＳ受信機または所定の手段によって装置に接続されているＧＰＳ受信機によって，その位置，速度，移動方向，時刻及び同様の所定のデータを常にモニタする。


装置は，位置または時刻の変化等の，所定のＧＰＳパラメータの変化を検出する度毎に，新しいＧＰＳデータをキーとして使用して，受信された放送データを含むデータベースをサーチし，前記新しいＧＰＳパラメータと直接的または非直接的に適合または関連する任意のデータ記録を検索する。
前記検索されたデータは，音声として出力または表示される前に，装置の動作モード及び他の選択基準に対してチェックされ，検索されたデータの中のどのデータをユーザに提供するかを決定する。メッセージの経過を記録し，不必要な繰り返しを避ける。」（８頁３～１２行）
「好適実施例の説明
１．以下図面を参照して，本発明による装置のオーディオ（音声）のみのバージョンを説明する。
図１は，オーディオ受話器口１，マイクロフォン２，ＧＰＳ受信機３，ＣＤドライブ４及びプロセッサ５を備えている装置の音声のみのバージョンを示している。
・・・
歴史的な建物，城，村，公園，湖，山，全景の見渡せる地点等の興味ある場所のＧＰＳ用の緯度／経度座標が，地図からまたは位置調査によってディジタル化される。その後，興味のある場所のそれぞれを説明する音声が，対応するＧＰＳ座標と共に，コンパクトディスク（ＧＰＳ－ＣＤ）のデータベースに，圧縮された形態で記録格納される。」（９頁１行～１７行）
「設定経路（イーエヌルート：enroute）モード：図３は，主要な道に沿っての車による一般的な旅を示している。ＧＰＳデータを常にモニタすることによって，装置は，場所１－６のそれぞれに何時到達したかを決定し，その後，対応する音声フレーズがＧＰＳ－ＣＤデータベースまたは放送データから検索され，受話器口またはスピーカーを介してユーザに再生される。北，南，東または西からある村に到達するような場合，いくつかの場所で，広く同様なメッセージを適用できる場合がある。この場合，好適なオーディオメッセージが，ユーザの向きなどによって決定され，挿入される左・右等の変数と共に，いくつかのフレーズからアセンブル化される。このようにして，より経済的にデータベース空間を利用することができる。」（９頁２１行～１０頁４行）
「一般的な航空応用例
例えば，一般的な航空モードを選択した場合，システムは，空港，規定された領域，危険領域，軽飛行機ルート，上空交通制御境界等の航空関連ポイントとの関連で，ＧＰＳによる位置，高度及び速度をユーザに識別させる。装置は，その後，音声案内，領空警報，またはボイスコマンドによる情報検索をパイロットに供給し，ボイスコマンドによって，またはうるさいコップピット内（裁判所注：「コックピット内」の誤記と認める。）でボタンを押すことによってパイロットの応答を受け取る。」（１２頁１０～１６行）
「下見（プレ・ビュー：pre-view）モード
遠い場所を訪ねる前に，ユーザーは装置を用いて訪問したいいくつかの場所を下見することができる。所定のビジュアルシーケンスが，単に，所望の場所の名前または緯度／経度を入力することによって，またはシステムによって提供されるリストから所望の場所を選択することによって，検索されて表示される。」（１４頁９～１３行）
「本発明の商業的な利用
…多くの探索装置のＣＤは，どちらかと言うと対話式のイエローページのような，所定の分野におけるビジネスの詳細を有している。しかし，イエローページの場合には消費者が広告主の場所を見つけなければならないという問題を残しているが，ＧＰＳ探索装置システムの場合，たとえ広告主の所在が発見しづらかったとしても，消費者を広告主の所に誘導することができる。･･･」（１６頁１１～２１行）
(2)引用発明の概要
引用発明の構成は前記第２の３(1)のとおりであり，これと引用刊行物１（甲１）の上記(1)の記載によれば，引用発明は，概要次のとおりの発明であることが認められる。
引用発明において，現在のポータブル情報システムの位置を計算し，また，前記ポータブル情報システムのユーザが入力した所望の場所の緯度／経度を受け入れ，現在の位置に対応するデータを検索するために，例えば，興味ある場所のＧＰＳ用の緯度／経度座標が，地図からまたは位置調査によってディジタル化され，興味のある場所のそれぞれを説明する音声が，対応するＧＰＳ座標と共に，コンパクトディスク（ＧＰＳ－ＣＤ）のデータベースに，圧縮された形態で記録格納される（９頁１３～１７行）。
一般的にユーザの現在位置を中心とする所定半径内の，ユーザにとって興味のある特定の事項に関するデータベースの自動検索を開始することもできる（７頁８～１３行）。
装置は，位置の変化等の，所定のＧＰＳパラメータの変化を検出する度毎に，新しいＧＰＳデータをキーとして使用して，データベースをサーチし，新しいＧＰＳパラメータと直接的または非直接的に適合または関連する任意のデータ記録を検索する（８頁３～９行）。
３本願発明と引用発明との対比
(1)前記１で認定したとおり，本願発明は，「ＧＰＳアドバイスタイプと，ＧＰＳアドバイスレンジと，ＧＰＳアドバイスとを含む複数のＧＰＳアドバイスデータセットを格納するメモリ媒体を備え」，「前記ＧＰＳデバイスの前記中央演算処理装置は，前記現在のＧＰＳデバイス位置或いは前記任意の位置を，前記複数のＧＰＳアドバイスデータセットと比較し，前記現在のＧＰＳデバイス位置或いは前記任意の位置が前記ＧＰＳアドバイスデータセットの前記ＧＰＳアドバイスレンジ内に入る場合は，前記出力デバイスへの出力のために前記ＧＰＳアドバイスデータセットを選択」するものである。
そして，本願発明における「ＧＰＳアドバイスレンジ」は，あるＧＰＳアドバイスデータセットを，経度，緯度及び高度の所定のレンジの組（セット）によって識別するものであり，あるＧＰＳデバイスの計算された或いはユーザ入力された緯度，経度及び高度が，それぞれＧＰＳアドバイスデータセットの緯度，経度及び高度の所定のレンジ内に概ね入る場合に，あるＧＰＳアドバイスレンジ内に入ると判定されるものである。
ここで，「レンジ」とは，広辞苑（甲５）によれば，「①幅。範囲。領域。」を意味すると解される。
そうすると，本願発明における，「ＧＰＳアドバイスレンジ」とは，ＧＰＳ座標を表す経度，緯度及び高度の，それぞれの範囲を規定する，上限及び下限を示す情報の組（セット）と解するのが相当である。


そして，本願発明の「前記現在のＧＰＳデバイス位置或いは前記任意の位置が前記ＧＰＳアドバイスデータセットの前記ＧＰＳアドバイスレンジ内に入る場合は，前記出力デバイスへの出力のために前記ＧＰＳアドバイスデータセットを選択し，」との発明特定事項における，「前記現在のＧＰＳデバイス位置或いは前記任意の位置が前記ＧＰＳアドバイスデータセットの前記ＧＰＳアドバイスレンジ内に入る場合」とは，「前記現在のＧＰＳデバイス位置或いは前記任意の位置」が，「前記ＧＰＳアドバイスデータセットの前記ＧＰＳアドバイスレンジ」により規定される，経度，緯度及び高度で表されるＧＰＳ座標の範囲内に入る場合と解するのが相当である。
(2)これに対し，引用発明は，前記２で認定したとおり，現在のポータブル情報システムの位置を計算し，また，前記ポータブル情報システムのユーザが入力した所望の場所の緯度／経度を受け入れ，現在の位置に対応するデータを検索するために，例えば，興味ある場所のＧＰＳ用の緯度／経度座標がデータベースに記録格納されるものである。
ここで，「座標」とは，広辞苑（甲６）によれば，点の位置をｘ軸，ｙ軸等に関して一意的に決定する数値の組を意味すると解される。また，引用刊行物１には，一般的にユーザの現在位置を中心とする所定半径内の，ユーザにとって興味のある特定の事項に関するデータベースの自動検索を開始することや，新しいＧＰＳデータをキーとして使用して，データベースをサーチし，新しいＧＰＳパラメータと非直接的に適合または関連する任意のデータ記録を検索することは記載されているが，そのための具体的な構成及び方法が明示されているとは認められない。
そうすると，引用刊行物１には，現在のポータブル情報システムの位置を計算し，また，前記ポータブル情報システムのユーザが入力した所望の場所の緯度／経度を受け入れ，現在の位置に対応するデータを検索する際に，記録格納された，興味ある場所のＧＰＳ用の緯度／経度座標，すなわち緯度及び経度により一意的に決定する座標点と解される，所定の固定のＧＰＳ座標と比較することは，記載されているが，ＧＰＳ座標の所定の範囲を規定する，経度，緯度それぞれの上限及び下限を示す情報の組（セット）と比較することが記載又は示唆されているとは認められない。
(3)一致点及び相違点に係る審決の認定について
審決は，本願発明と引用発明は，「データを格納するメモリ媒体を備える装置であって，前記メモリ媒体は，中央演算処理装置と，出力デバイスとを有するＧＰＳデバイスに動作可能に接続され，現在のＧＰＳデバイス位置が計算され，かつ前記ＧＰＳデバイスのユーザから任意の位置および前記任意の位置に対するデータのタイプを受け入れ，前記現在のＧＰＳデバイス位置或いは前記任意の位置を，前記データと比較し，前記現在のＧＰＳデバイス位置或いは前記任意の位置が前記データと一致する場合は，前記出力デバイスへの出力のために前記データを選択」する点で一致すると認定している（前記第２の３(2)）。
なるほど，引用発明は，現在のポータブル情報システムの位置を計算し，また，前記ポータブル情報システムのユーザが入力した所望の場所の緯度／経度を受け入れ，現在の位置に対応するデータを検索する際に，記録格納された，興味ある場所のＧＰＳ用の緯度／経度座標，すなわち所定の固定のＧＰＳ座標と比較するものであるから，「前記現在のＧＰＳデバイス位置或いは前記任意の位置を，前記データ（メモリ媒体に格納されたデータ）と比較し，前記現在のＧＰＳデバイス位置或いは前記任意の位置が前記データと一致する」ことを検出するものといえる。しかし，前記(1)のとおり，本願発明は，「前記現在のＧＰＳデバイス位置或いは前記任意の位置が前記ＧＰＳアドバイスデータセットの前記ＧＰＳアドバイスレンジ内に入る」ことを検出して，「前記出力デバイスへの出力のために前記ＧＰＳアドバイスデータセットを選択」するものであって，「前記現在のＧＰＳデバイス位置或いは前記任意の位置を，前記データ（メモリ媒体に格納されたデータ）と比較し，前記現在のＧＰＳデバイス位置或いは前記任意の位置が前記データと一致する」ことを検出するものではない。
そして，本願発明と引用発明とは，本願発明が，「前記現在のＧＰＳデバイス位置或いは前記任意の位置が前記ＧＰＳアドバイスデータセットの前記ＧＰＳアドバイスレンジ内に入る」ことを検出して，「前記出力デバイスへの出力のために前記ＧＰＳアドバイスデータセットを選択」するとの構成を備えるのに対し，引用発明は，現在のポータブル情報システムの位置を計算し，また，前記ポータブル情報システムのユーザが入力した所望の場所の緯度／経度を受け入れ，現在の位置に対応するデータを検索する際に，本願発明の上記の構成を備えていない点で相違するというべきであり（以下「相違点３」という。），審決がこの点を含めて一致点として認定したことは誤りである。
以上のとおり，審決は，相違点３を看過したため，一致点及び相違点の認定を誤ったものである。
(4)被告の主張について
ア被告は，引用刊行物１の９頁１３～１５行の「歴史的な建物，城，村，公園，湖，山，全景の見渡せる地点等の興味ある場所のＧＰＳ用の緯度／経度座標が，地図からまたは位置調査によってディジタル化される。」との記載から，当該箇所に記載されている「緯度／経度座標」を「緯度／経度座標点」の意味に限定解釈することはできないと主張する。
しかし，前記認定のとおり，「座標」とは，点の位置をｘ軸，ｙ軸等に関して一意的に決定する数値の組を意味するものと解されるところ，これは，文字どおりの解釈であって，限定解釈ではない。被告の主張は採用することができない。イ被告は，例えば，村や山を「点」で識別した場合，引用刊行物１には，村役場や山頂にまで行かなければ村内や山の近くのホテルの案内が行われない極めて不親切な装置が開示されているという，不合理な理解を強いられることになると主張する。


平成２３年９月２０日判決言渡同日判決原本領収    裁判所書記官平成２３年（行ケ）第１０００９号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２３年９月６日
判決
原告         ＪＦＥ   スチー   ル株式   会社訴訟代   理人弁   護士         近藤惠   嗣
重入正   希
前田将   貴
被告         新日本   製鐵株   式会社訴訟代   理人弁   理士         影山秀   一
富田和   夫
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告が求めた判決
特許庁が無効２００７－８００２８７号事件について平成２２年１２月８日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，原告からの無効審判請求について請求不成立とした審決の取消訴訟である。争点は，訂正後の請求項１ないし３に係る発明の進歩性（容易想到性）の有無である。なお，審判の段階では，請求項１ないし３の特許請求の範囲の記載の明確性要件違反及び発明の詳細な説明の記載の実施可能要件違反も争われたが，本件訴訟ではこれらの点に関する判断の当否は争点になっていない。
１特許庁における手続の経緯
被告は，平成１０年３月２７日，名称を「加工性の良い高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼板とその製造方法」とする発明につき特許出願し，平成１６年２月２７日，本件特許設定登録を受けた（特許第３５２７０９２号，請求項の数は４）。原告は，平成１９年１２月２８日，特許庁に対し，本件特許につき無効審判請求をしたところ，特許庁はこれを無効２００７－８００２８７号として審理し，平成２０年９月１７日，本件特許を無効とするとの第１次審決をした。そこで，被告は，第１次審決の取消しを求める訴えを提起するととともに（知財高裁平成２０年（行ケ）第１０３９５号），訂正審判請求をし，平成２１年２月２０日，特許法１８１条２項に基づいて第１次審決を取り消すとの決定を得た。被告は，その後の審判手続において，平成２１年３月２３日，特許請求の範囲の記載（それまでに，請求項の数は３に減じられている。）及び発明の詳細な説明の記載の各一部を改める訂正請求をした結果（本件訂正），平成２１年８月１１日，「訂正を認める。請求項１～３についての特許を無効にする。」との第２次審決があった。そこでは，発明の詳細な説明の記載が実施可能要件（特許法３６条４項）を欠き，特許請求の範囲の記載が明確性要件（同条６項２号）を欠くと判断された。被告は，第２次審決の取消しを求める訴えを提起し（知財高裁平成２１年（行ケ）第１０２８１号），平成２２年３月２４日，第２次審決の明確性要件に係る判断及び実施可能要件に係る判断には誤りがあるとして，第２次審決を取り消すとの判決があり，確定した。
特許庁は，再度審理を行った上で，平成２２年１２月８日，「訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との第３次審決をし（以下，単に「審決」というときは，この第３次審決を指す。），同月１６日，その審決の謄本は原告に送達された。
２本件訂正発明
本件訂正発明は，自動車等のプレス加工に用いられる加工性の良い高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼板及びその製造方法に関する発明で，本件訂正後の請求項１ないし３の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項１（訂正発明１）】
「重量％で，
Ｃ：０．０５～０．１４％，
Ｓｉ：０．３～１．５％，
Ｍｎ：１．５～２．８％，
Ｐ：０．０３％以下，
Ｓ：０．０２％以下，
Ａｌ：０．００５～０．２８３％，
Ｎ：０．００６０％以下を含有し，
残部Ｆｅおよび不可避的不純物からなり，さらに％Ｃ，％Ｓｉ，％ＭｎをそれぞれＣ，Ｓｉ，Ｍｎ含有量とした時に（％Ｍｎ）／（％Ｃ）≧１５かつ（％Ｓｉ）／（％Ｃ）≧４が満たされる化学成分からなり，その金属組織として，フェライト中に体積率で３％以上２０％以下のマルテンサイトおよび残留オーステナイトが混在することを特徴とする加工性の良い高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼板。」
【請求項２（訂正発明２）】
「重量％で，Ｂ：０．０００２～０．００２０％を含有する請求項１記載の加工性の良い高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼板。」
【請求項３（訂正発明３）】
「請求項１または請求項２に記載の化学成分からなる組成のスラブをＡｒ３点以上の温度で仕上圧延を行い，５０～８５％の冷間圧延を施した後，連続溶融亜鉛めっき設備で７００℃以上８５０℃以下のフェライト，オーステナイトの二相共存温度域で焼鈍し，その最高到達温度から６５０℃までを平均冷却速度０．５～３℃／秒で，引き続いて６５０℃からめっき浴までを平均冷却速度１～１２℃／秒で冷却して溶融亜鉛めっき処理を行った後，５００℃以上６００℃以下の温度に再加熱してめっき層の合金化処理を行い，その金属組織として，フェライト中に体積率で３％以上２０％以下のマルテンサイトおよび残留オーステナイトが混在することを特徴とする加工性の良い高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法。」３原告が審判で提出した証拠方法及び主張した無効理由
(1)証拠方法
【甲第１号証】特開平５－７０８８６号公報
【甲第２号証】特開平２－２１７４２５号公報
【甲第３号証】特開平５－２４７５８６号公報
【甲第４号証】特開平２－２９０９５５号公報
【甲第５号証】特開平５－２９５４３３号公報
【甲第６号証】「新日鉄技報第３５４号」（平成６年１１月２９日新日本製鐵株式会社技術企画部発行）１７～２１頁
【甲第７号証】「日本金属学会誌，第５４巻第６号    １９９０年６月」６５７～
６６３頁
【甲第８号証】「日本金属学会誌，第５４巻第１２号    １９９０年１２月」１３
５０～１３５７頁


【甲第９号証】特開昭６３－２４１１２０号公報
【甲第１０号証】特開昭６２－１６４８２７号公報
【甲第１１号証】特開平２－１０１１１７号公報
【甲第１２号証】特開平５－１７９３４５号公報
【甲第１３号証】特開平５－１８６８２４号公報
【甲第１４号証】特開平６－１４５７８８号公報
【甲第１５号証】特開平９－１３１４７号公報
【甲第１６号証】「鋼材マニュアルシリーズ５薄板マニュアル    熱延鋼板編」（昭和４８年２月１５日社団法人日本鉄鋼協会発行）１２～２９頁【甲第１７号証】「鋼材マニュアルシリーズ６薄板マニュアル    冷延鋼板編」（昭和４８年２月２６日社団法人日本鉄鋼協会発行）６～３９頁【甲第１８号証】「第３版鉄鋼便覧    第ＶＩ巻二次加工・表面処理・熱処理・溶接」（昭和５７年５月３１日丸善株式会社発行）４２１～４３５頁【甲第２０号証】「鉄と鋼Ｖｏｌ．８１    Ｎ０．６平成７年６月」（平成７年６月１日社団法人日本鉄鋼協会発行）６７～７２頁
【甲第２１号証】「講義資料・材料科学」（材料科学検討委員会編，１９７１年５月３１日財団法人東京大学出版会発行）１８０～１８３頁【甲第２２号証】「Ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌｓｏｆ    Ｄｕａｌ－ＰｈａｓｅＳｔｅｅｌｓ」（１９８１年２月実施ＡＩＭＥシンポジウム講演予稿集，ＴｈｅＭｅｔａｌｌｕｒｇｉｃａｌＳｏｃｉｅｔｙ    ｏｆＡＩＭＥ発行）１６１～１８０頁
(2)無効理由
原告は，本件無効審判請求において無効理由として明確性要件違反及び実施可能要件違反も主張しているが，確定した前回の審決取消判決において各訂正発明に両要件の違反はないと判断されているので，今回の審決ではこの点の無効理由については触れなかったものと解される。
・無効理由１（訂正発明１について）
訂正発明１は，本件出願当時，①甲第１号証に記載された発明に基づいて，②甲第２号証に記載された発明に甲第１号証に記載された技術的事項及び周知技術を組み合せることに基づいて，又は③甲第３号証に記載された発明に甲第１，５号証に記載された技術的事項を組み合わせることに基づいて，当業者において容易に想到することができたもので，新規性ないし進歩性を欠く（なお，原告は，平成２０年８月２８日の口頭審理における主張整理で，甲第１号証を引用例とする新規性欠如の主張をしておらず，したがって審決もかかる新規性の有無につき判断していない。）。
・無効理由２（訂正発明２について）
訂正発明２は，本件出願当時，①甲第１号証に記載された発明に基づいて，②甲第２号証に記載された発明に甲第１号証に記載された技術的事項及び周知技術を組み合せることに基づいて，又は③甲第３号証に記載された発明に甲第１，５号証に記載された技術的事項及び周知技術を組み合わせることに基づいて，当業者において容易に想到することができたもので，進歩性を欠く。
・無効理由３（訂正発明３について）
訂正発明３は，本件出願当時，①甲第１号証に記載された発明に甲第２，３，６号証に記載された技術的事項及び周知技術に基づいて，②甲第２号証に記載された発明に甲第１号証に記載された技術的事項及び周知技術を組み合せることに基づいて，又は③甲第３号証に記載された発明に周知技術を組み合わせることに基づいて，当業者において容易に想到することができたもので，進歩性を欠く。
４審決の理由の要点
(1)無効理由１について
ア甲第１号証を主引用例とする場合の無効理由１について
【甲第１号証に記載された発明（甲１発明）】
「重量％で，
Ｃ：０．１１％，
Ｓｉ：１．４３％，
Ｍｎ：１．６２％，
Ｐ：０．００６％，
Ｓ：０．００３％，
Ａｌ：０．４３％，
Ｎ：０．００４０％以下，
残部Ｆｅおよび不可避的不純物からなる化学成分からなり，その金属組織として，フェライト中に体積率で１６％の残留オーステナイト，及びベイナイトが混在する合金化溶融亜鉛めっき鋼板。」
【甲１発明と訂正発明１の一致点】
「重量％で，
Ｃ：０．０５～０．１４％，
Ｓｉ：０．３～１．５％，
Ｍｎ：１．５～２．８％，
Ｐ：０．０３％以下，
Ｓ：０．０２％以下，
Ａｌ
Ｎ：０．００６０％以下を含有し，
残部Ｆｅおよび不可避的不純物からなり，さらに％Ｃ，％Ｓｉ，％ＭｎをそれぞれＣ，Ｓｉ，Ｍｎ含有量とした時に（％Ｓｉ）／（％Ｃ）≧４が満たされる化学成分からなり，その金属組織として，フェライト中に残留オーステナイトが混在する合金化溶融亜鉛めっき鋼板」である点。
【甲１発明と訂正発明１の相違点（相違点Ａ）】
「訂正発明１は，金属組織として，フェライト中に体積率で３％以上２０％以下のマルテンサイトおよび残留オーステナイトが混在するのに対して，甲１発明は，フェライト中に体積率で１６％の残留オーステナイト及びベイナイトが混在する
点」
【甲１発明との対比での訂正発明１の容易想到性に係る審決の判断（２４頁）】


「甲１発明は，・・・，従来技術である［フェライト＋ベイナイト＋残留オーステナイト］や，［マルテンサイト或いはベイナイト＋フェライトと残留オーステナイト］から成る組織とした高延性高張力鋼板においては（【０００３】～【０００５】），変性後期において残留オーステナイトが高炭素マルテンサイトに変化し，局部延性を悪化させる等の課題が存在することを認識し（【０００６】），段落【００１０】，【００１９】の記載によると，オーステナイト残留量に及ぼすＳｉとＡｌの影響を調査して適宜な化学成分を知見するとともに，【請求項３】，段落【００２３】ないし【００２６】又は段落【００２７】ないし【００２９】に記載された熱処理工程を採用することによって，オーステナイトをベイナイトに変態させながらオーステナイトへのＣの濃縮を促進することにより［フェライト＋残留オーステナイト＋ベイナイト］の組織とすることによって，段落【００３５】に記載の効果を奏するものと認められる。そうすると，甲１発明は，オーステナイトをベイナイトに変態させて，フェライトと所望量の残留オーステナイトとベイナイトとが混在する金属組織とすること，及び当該金属組織を得るために，Ａｌを含む化学成分を調整し，熱処理工程の工夫を行っているものであるから，甲１発明とは異なる金属組織である『フェライト中に体積率で３％以上２０％以下のマルテンサイトおよび残留オーステナイトが混在する』金属組織とすること，及びそのような金属組織とするための化学成分の調整，及び熱処理工程の工夫に関する技術事項は，甲１号証の記載から当業者が容易に想到することができたということはできない。
したがって，甲１発明において，上記相違点Ａを解消して訂正発明１とすることは，当業者が容易になし得たことではない。」
イ甲第２号証を主引用例とする場合の無効理由１について
【甲第２号証に記載された発明（甲２発明）】
「重量％で，
Ｃ：０．１０，
Ｓｉ：１．３０，
Ｍｎ：１．９５，
Ｐ：０．００２，
ｓｏｌ．Ａｌ：０．０３０，
Ｔ．Ｎ：０．００３
を含み，残部Ｆｅおよび不可避的不純物からなる化学成分からなり，その金属組織として，フェライト中にベイナイトや一部ではマルテンサイトとともに残留オーステナイトが混在することを特徴とする高強度鋼板」
【甲２発明と訂正発明１の一致点】
「重量％で，
Ｃ：０．０５～０．１４％，
Ｓｉ：０．３～１．５％，
Ｍｎ：１．５～２．８％，
Ｐ：０．０３％以下，
Ｓ：０．０２％以下，
Ａｌ：０．００５～０．２８３％，
Ｎ：０．００６０％以下を含有し，
残部Ｆｅおよび不可避的不純物からなり，さらに％Ｃ，％Ｓｉ，％ＭｎをそれぞれＣ，Ｓｉ，Ｍｎ含有量とした時に（％Ｍｎ）／（％Ｃ）≧１５かつ（％Ｓｉ）／（％Ｃ）≧４が満たされる化学成分からなる高強度鋼板」である点。
【甲２発明と訂正発明１の相違点（相違点Ｂ）】
「訂正発明１は，金属組織として，フェライト中に体積率で３％以上２０％以下のマルテンサイトおよび残留オーステナイトが混在する合金化溶融亜鉛めっき鋼板であるのに対して，甲２発明はフェライト中にベイナイトや一部ではマルテンサイトとともに残留オーステナイトが存在するが，マルテンサイト及び残留オーステナイトの体積率が不明であり，合金化溶融亜鉛めっき鋼板ではない点」【甲２発明との対比での訂正発明１の容易想到性に係る審決の判断（２５，２６頁）】
「（ア）甲２号証の２頁右下欄１３行ないし３頁左上欄３行には，甲２発明の金属組織について，『本発明者らは比較的低いＣ含有量であってもＳｉの添加と同時にフェライトの清浄度とその量を増すようなプロセス設計を行なうと，いわゆるＤｕａｌｐｈａｓｅ鋼ではかつて認められなかったような変態誘起塑性に寄与するところが大である残留オーステナイトが得られることを見出した。これにより低歪域では主として多量に存在する清浄なフェライトにより，また高歪域では残留オーステナイトの変態誘起塑性により大きなｎ値が確保できることが明らかとなり本発明を行なった。」と記載されているから，甲２発明は，金属組織として清浄なフェライト及び残留オーステナイトに注目してなされたものである。
そして，４頁右上欄１１行ないし５頁左上欄２０行の記載によると，一連のサイクルからなる熱処理により，オーステナイトの一部がベイナイト状の組織に変態するとともに，未変態オーステナイトにはＣが濃化して安定度が増し，清浄なフェライトと共存する残留オーステナイトの金属組織が得られるのであるから，この金属組織中には，清浄なフェライトと残留オーステナイト以外にオーステナイトが変態したベイナイトが必ず存在しているのに対して，マルテンサイトは積極的に導入されるものではないから，単に存在が許容されているものにすぎない。
そうすると，甲２発明において，フェライト中に一部ではマルテンサイトが存在するとしても，任意の組織であるマルテンサイトと必須の組織である残留オーステナイトとの体積率を足し合わせて限定しようとする動機付けは見出せない。（イ）しかも，甲２発明は，【特許請求の範囲】，４頁右上欄１１行ないし５頁左上欄２０行に記載の特定の熱処理工程を経て得られる鋼板であって，これにさらに合金化溶融亜鉛めっき処理を施すことは，当業者が容易に想到し得るとしても，その合金化溶融亜鉛めっきのための熱処理条件について，甲２号証には，何ら示唆するところがない。
そして，合金化溶融亜鉛めっきのための熱処理条件が不明であれば，当該熱処理により得られる金属組織も不明といわざるを得ない。
したがって，甲２発明において，上記相違点Ｂを解消することはできない。（ウ）また，甲１号証には，局部延性に優れた高張力の合金化溶融亜鉛めっき鋼板の金属組織について，フェライト中に残留オーステナイトとベイナイトを混在させたものは記載されているが，フェライト中に残留オーステナイトとともに混在させる組織が，ベイナイトではなくマルテンサイトであるものを示唆する記載はない。そうすると，甲２発明に甲１号証に記載の事項を組み合わせても，その金属組織として，フェライト中に体積率で３％以上２０％以下のマルテンサイトおよび残留オーステナイトが混在する合金化溶融亜鉛めっき鋼板を導くことはできない。」ウ甲第３号証を主引用例とする場合の無効理由１について
【甲第３号証に記載された発明（甲３発明）】
「重量％で，
Ｃ：０．０５～０．３０％，


Ｓｉ：０．５％以下，
Ｍｎ：０．８～３．０％，
Ｐ：０．０２％以下，
Ｓ：０．０１％以下，
Ａｌ：０．５～１．５％，
Ｎ：０．００８％以下を含有し，
残部Ｆｅおよび不可避的不純物からなる化学成分からなり，その金属組織として，残留オーステナイトを含有する複合組織であるめっき密着性に優れた高強度高延性
合金化溶融亜鉛めっき鋼板」
【甲３発明と訂正発明１の一致点】
「重量％で，
Ｃ：０．０５～０．１４％，
Ｓｉ：０．３～１．５％，
Ｍｎ：１．５～２．８％，
Ｐ：０．０３％以下，
Ｓ：０．０２％以下，
Ａｌ，
Ｎ：０．００６０％以下を含有し，
残部Ｆｅおよび不可避的不純物からなり，高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼板」である点。
【甲３発明と訂正発明１の相違点】
・相違点Ｃ
「訂正発明１は，Ａｌを０．００５～０．２８３％含むのに対して，甲３発明は
Ａｌを０．５～１．５％含む点」
・相違点Ｄ
「訂正発明１は，金属組織として，フェライト中に体積率で３％以上２０％以下のマルテンサイトおよび残留オーステナイトが混在するのに対して，甲３発明は，
残留オーステナイトを含有する複合組織である点」
【甲３発明との対比での訂正発明１の容易想到性に係る審決の判断（２７，２８頁）】
「（ア）甲３発明は，金属組織が残留オーステナイトを含有する複合組織である鋼板に係るものであるところ，甲３号証の段落【００１８】には，甲３発明におけるＡｌの含有に関して，「オーステナイト中へのＣの濃化を促進し，残留オーステナイトの生成を容易にする作用があり，０．５％以上の添加を必要とする」と記載されているから，これを０．５％より少ない０．２８３％以下とすることは，残留オーステナイトの生成を困難にするため，甲３発明において阻害されているといえる。したがって，甲３発明において，相違点Ｃを解消することはできない。（イ）さらに，甲３号証には，金属組織中にマルテンサイトを含有させることについて，記載も示唆もないから，甲３発明において，化学成分を敢えて好ましいとされる範囲外として，「フェライト中に体積率で３％以上２０％以下のマルテンサイトおよび残留オーステナイトが混在する」金属組織とする動機付けも見出せない。したがって，甲３発明において，相違点Ｄも解消することはできない。甲１号証には，局部延性に優れた高張力の合金化溶融亜鉛めっき鋼板の金属組織について，フェライト中に残留オーステナイトとベイナイトを混在させたものは記載されているが，フェライト中に残留オーステナイトとともにマルテンサイトを混在させたものを示唆する記載はない。
（ウ）また，甲５号証には，特許請求の範囲の記載によると，体積率で５％以上のオーステナイトが残留した加工性に優れる溶融亜鉛メッキ高張力熱延鋼板について記載されているが，以下の【００１２】，【００４４】の記載によると，その化学成分や熱処理条件は，金属組織にマルテンサイトが含有されないように選択されているというべきであって，フェライト中に残留オーステナイトとともにマルテンサイトを特定の体積率で混在させることを示唆する記載はない。
『【００１２】Ｍｎ
Ｍｎは，未変態オーステナイトがパーライト或いはマルテンサイト変態するのを
抑制する重要な作用を有している…』
『【００４４】冷却停止温度の低い試験番号３０，４７では，得られる溶融亜鉛メッキ熱延鋼板にマルテンサイトが生成してオーステナイト残留量が少ない。』したがって，甲３発明に甲１号証や甲５号証の記載事項を組み合わせても，相違点Ｄを解消することはできない。」
エ無効理由に関わるその余の文献の考慮について（２９，３０頁）「ア甲４号証には，合金化溶融亜鉛めっき高硬度冷延鋼板の製造方法が記載されているが（特許請求の範囲），その具体的な化学成分中の少なくともＡｌの含有量や（６頁第１表），焼鈍からめっき温度までの冷却速度（特許請求の範囲）において訂正発明１～３と相違し，その鋼板の金属組織においても，『フェライトとマルテンサイト（一部，ベイナイトを含む）との複合組織』であって（６頁左上欄第１～４行），訂正発明１～３に係る金属組織と相違する。
イ甲７，８号証には，残留オーステナイトを１０～２０体積％含むＴＲＩＰ鋼板（甲７：６５７頁左欄，甲８：１３５０頁左欄）に関して記載されているが，当該鋼板に合金化溶融亜鉛めっきを施した場合の金属組織について示唆するところはない。ウ甲９，１０号証には，金属組織がマルテンサイト，ベイナイト，フェライト及び残留オーステナイトからなる高延性高強度複合組織鋼板に関して記載されており（甲９：特許請求の範囲，甲１０：特許請求の範囲），甲１１号証には，金属組織がフェライト，ベイナイト，残留オーステナイトの混合組織からなる高強度鋼板に関して記載されており（２頁左下欄第３～６行），甲１２号証には，フェライト・オーステナイト２相状態からオーステナイトを一部残留させつつベイナイトもしくはマルテンサイト或いはその両方に変態させる高加工性高強度複合組織鋼板の製造方法について記載されており（【０００６】），甲１３号証には，金属組織が残留オーステナイトを含有する複合組織であって，耐時効性の優れた高強度高延性冷延鋼板の製造方法について記載されている（特許請求の範囲，【０００７】）。
しかし，甲９～１３号証には，それらの鋼板に合金化溶融亜鉛めっきを施した場合の金属組織について示唆するところはないし，合金化溶融亜鉛めっきのための熱処理条件に関する示唆もない。
エ甲１４号証には，フェライトをマトリックスとしベイナイト，マルテンサイトと３～２０％の残留オーステナイトが混在する金属組織を有し，溶融めっき設備で熱処理されてよい高強度鋼板の製造方法について記載されている（特許請求の範囲，【０００５】，【００１５】）。
しかし，甲１４号証の【００１２】～【００１４】の記載によると，この熱処理は，オーステナイトをパーライトに分解することなくベイナイト変態域にもちきたして未変態のオーステナイト中へのＣの濃化を進め，室温において変態誘起塑性を起こす残留オーステナイトとすることを目的とするものであって，プレス成形性を悪くするマルテンサイトが生じにくくするものである。
そうすると，甲１４号証は，フェライト中にベイナイト及び残留オーステナイトが存在するという訂正発明１～３とは別異の金属組織を得るための製造方法を開示するものである。


オ甲１５号証には，成型性及びめっき密着性に優れた高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼板及びその製造方法について記載されているが，化学成分はＴｉを必須とし，Ａｌを選択成分とするものであり（特許請求の範囲），金属組織はフェライト・マルテンサイト混合組織であり（【０００４】），熱処理条件は，冷却速度が不明であり，合金化処理温度の上限が７００℃であるから，化学成分，金属組織，熱処理条件のいずれにおいても，訂正発明１～３と異なるものである。
カ甲１６号証，甲１７号証には，鋼板の仕上圧延温度が通常Ａ３変態点以上である旨が記載され（甲１６：２０頁９～２２行，甲７：１６頁１１～１２行），甲１８号証には合金化処理鋼板が，連続式溶融亜鉛めっきラインのめっき浴溶出側で５５０～６００℃で合金化処理される旨が記載されている（４２８頁右欄２０-２２行）。しかし，甲１６～１８号証は，訂正発明１～３における化学成分，金属組織，熱処理条件のいずれについても，示唆するところはない。
キ甲２０号証には，ＴＲＩＰを利用した延性が向上した高強度鋼板について，オーステンパー処理によりマルテンサイト又はマルテンサイト変態が起こる旨が記載されており（６９頁左欄５～７行），甲２１号証には，鋼の状態図（１８１頁図３．５．８），０．８％炭素鋼のＴ－Ｔ－Ｔ線図（１８２頁図３．５．１０）とともに，パーライト，ベイナイト，マルテンサイトについての説明が記載されており，甲２２号証には，デュアル・フェーズ鋼（フェライトとマルテンサイト及び残留オーステナイト）についての概説が記載されていると認められるが，甲２０～２２号証には，訂正発明１～３における化学成分，金属組織，熱処理条件のいずれについても，示唆するところはない。ク以上のとおりであるから，上記の各甲号証に記載された事項が全て周知の技術であるとしても，甲１～３発明と組み合わせて訂正発明１～３を導くことはできない。」(2)無効理由２（訂正発明２）について（甲４号証等の考慮については前記のとおり）
「訂正発明２は，訂正発明１と同じ化学成分に，さらに『Ｂ：０．０００２～０．００２０％』を追加して含有することを発明特定事項とするものであって，その金属組織は訂正発明１と同じであるから，甲１～３発明のそれぞれと対比すると，それぞれについて，少なくとも金属組織に関する相違点Ａ・・・，相違点Ｂ・・・，相違点Ｄ・・・と同様の相違点を有するものである。
そして，甲１～３発明のいずれに基いても，また，甲１～３発明と甲５号証の記載事項を組み合わせても，相違点Ａ，Ｂ，Ｄを解消することが当業者にとって容易に想到し得ないことは，４－１の（１）イ，（２）イ，（３）イ（判決注：甲第１ないし３号証をそれぞれ主引用例とする訂正発明１の容易想到性判断）に示すとおりである。したがって，訂正発明２に対する無効理由２は理由がない。」（２８頁）(3)無効理由３（訂正発明３）について（甲４号証等の考慮については前記のとおり）
「訂正発明３は，『金属組織として，フェライト中に体積率で３％以上２０％以下のマルテンサイトおよび残留オーステナイトが混在する』合金化溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法に関する発明であるのに対して，甲１～甲３号証に記載された鋼板の製造方法に係る発明（以下，『甲１～３製法発明』という。）は，訂正発明３と異なる金属組織を有する鋼板の製造方法に係るものである。
そして，甲１～３製法発明と訂正発明３とは，それぞれ異なる金属組織の鋼板を得るために，それぞれ異なる化学成分の調整及び熱処理工程の特定を行っているものであるから，甲１～３製法発明に基いて，当業者が訂正発明３を容易に想到することができたということはできない。
また，甲６号証には，残留オーステナイトを６～１０体積％含む改良ＴＲＩＰ鋼板に関して記載されているが（１８頁右欄１６～２１行），この鋼板の金属組織は，フェライト中に残留オーステナイトとマルテンサイトとともにベイナイトも混在するものであるし（１８頁左欄１行～右欄４行），この鋼板にさらに合金化溶融亜鉛めっき処理を施した場合の金属組織について，何も示唆するところがないから，仮に，甲１～３製法発明に甲６号証の記載事項を組み合わせても，『金属組織として，フェライト中に体積率で３％以上２０％以下のマルテンサイトおよび残留オーステナイトが混在する』合金化溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法を導くことはできない。したがって，無効理由３も理由がない。」（２８頁）
第３原告主張の審決取消事由
１各訂正発明の要旨認定の誤り（取消事由１）
訂正発明１の特許請求の範囲には「その金属組織として，フェライト中に体積率で３％以上２０％以下のマルテンサイト及び残留オーステナイトが混在する」との記載があるところ，かかる記載を文言どおり読めば，フェライト中にマルテンサイトが積極的に導入されたか，あるいは不可避的に混在するかを問うものでないことは明らかであり，また，フェライト中にマルテンサイトや残留オーステナイト以外の組織，例えばベイナイトが混在することを排除するものではない。この点，記載要件違反を理由に本件特許を無効とした第２次審決を取り消した判決では，上記記載につき，マルテンサイトと残留オーステナイトの合計量を規定することの有用性に係る技術的意義が不明であるとしても、特許請求の範囲の記載としては，マルテンサイトと残留オーステナイトの合計量が規定範囲内にあればその内訳は問わないという意味を持つものとして一義的に解釈できるから明確性要件に違反しないとの判示がされるとともに、マルテンサイトと残留オーステナイトの各含有量の内訳が特定されなければ当業者において実施できないものではないとして、実施可能要件にも違反しないとの判示がされた。
そうすると，各訂正発明の要旨認定においては，フェライト中にマルテンサイトが積極的に導入されたか否かを問うたり，フェライト中のマルテンサイトと残留オーステナイトの内訳を問題にすることは，上記判決の拘束力に反し許されない。また，本件明細書の段落【００１６】，【００１９】，【００２１】，【００２２】，【００２４】には，マルテンサイトの導入に対して否定的な記載がある一方，フェライト中へマルテンサイトを積極的に導入することの意義に係る記載は見当たらないから，各訂正発明はマルテンサイトを積極的に導入する趣旨のものではない。しかるに，審決は，上記記載に関し，甲２発明との相違点の判断に当たって，訂正発明１のマルテンサイトはフェライト中に積極的に導入されるものであって，単に存在が許容されるマルテンサイトはこれに当たらないとしたり（２５頁），訂正発明１のフェライト中に混在するのはマルテンサイト及び残留オーステナイトのみであって，ベイナイト等が存在することは許されないとしており（２６頁），上記判決の判断内容と齟齬している。


したがって，審決が特許請求の範囲の記載をそのまま各訂正発明の要旨認定として記載しているとしても（５頁），誤りである。
２甲１発明と各訂正発明の相違点の認定の誤り（取消事由２）オーステナイトをマルテンサイト点（Ｍｓ点）以下の温度で変態させるとマルテンサイトに変態するのが自然法則であるところ，甲第１号証の熱処理工程（段落【００２６】，【００２８】）においては，オーステナイトの少なくとも一部がマルテンサイトに変態し，したがって，甲１発明の鋼板のフェライト中にはマルテンサイトが含まれることが明らかである。すなわち，段落【００２５】，【００２６】の記載は急冷を示唆しているし，オーステナイトがパーライト変態を起こすことのない程度の冷却速度で冷却され，Ｍｓ点以上の温度でオーステナイトの一部がベイナイト変態すると同時に，オーステナイトのＣ（炭素）濃化が生じ，Ｃ濃化後のオーステナイトの少なくとも一部がＭｓ点以下の温度でマルテンサイトに変態する（なお，Ｍｆ点は常温以下であるから，すべてのオーステナイトがマルテンサイトに変態するものではない。）という条件を充たす以上，甲１発明の鋼板組織においてもマルテンサイトが存在するのであって，各訂正発明の鋼板と実質的に異ならない（なお，甲第１４号証の鋼板においても，フェライト中にマルテンサイトが含まれることが明らかである。）。
そうすると，鋼のフェライト中のマルテンサイトの有無は甲１発明と各訂正発明の相違点とならない。
また，各訂正発明の金属組織中にはベイナイトが含まれていても含まれていなくてもよいのであって（任意成分），ベイナイトの含有の有無は甲１発明と各訂正発明の相違点とならない。
しかるに，審決は，オーステナイトからマルテンサイトへの変態という自然法則の適用を誤り，甲１発明と訂正発明１の相違点Ａにつき，「訂正発明１は，金属組織として，フェライト中に体積率で３％以上２０％以下のマルテンサイトおよび残留オーステナイトが混在するのに対して，甲１発明は，フェライト中に体積率で１６％の残留オーステナイト及びベイナイトが混在する点」と認定しており，甲１発明と各訂正発明の相違点に係る審決の認定には誤りがある。
第４取消事由に関する被告の反論
１取消事由１に対し
審決は，特許請求の範囲に記載されたとおりに各訂正発明を認定しており，フェライト中にマルテンサイトを積極的に導入したものに限り，マルテンサイトの存在が許容されているものは含まれないとか，フェライト中のマルテンサイトと残留オーステナイトの内訳を限定して各訂正発明を認定してはいない。したがって，審決による各訂正発明の認定に誤りがあるとはいえない。
なお，各訂正発明に係る明細書においては，健全な冷延鋼板を得るためには冷間圧延前の過度のマルテンサイトの生成を避ける必要があるとか，合金化処理時のマルテンサイトの焼戻しやセメンタイトの析出を抑制するために，亜鉛めっき前のマルテンサイトの生成を避ける必要があるとされているにすぎず，金属組織中にマルテンサイトが含まれ得ることに対しても否定的な姿勢がとられているものではないところ，審決はこのとおり正しく認定している。
また，審決は，相違点Ａの認定に際して，ベイナイトを含む金属組織は各訂正発明の組織とは異なる旨を認定したものではない。
２取消事由２に対し
オーステナイトをマルテンサイトに変態させるためには，急速に冷却すること（冷却条件）が必要であって，単にマルテンサイト点（Ｍｓ点）以下の温度に冷却されているからといって，必ずマルテンサイトが形成されているとはいえない。そして，甲１発明においては，マルテンサイトの形成を避ける観点から，７００℃を切る温度域でパーライト変態を抑制するため冷却速度を５０℃／ｓ以上とし，かつ，５５０ないし３５０℃の間で３０秒以上保持する過時効処理を行うか，５５０ないし３５０℃の間では４００℃／ｍｉｎ以下の速度で冷却する処理が行われているのであって，甲１発明の金属組織では，少なくともマルテンサイトが形成されているかは不明であり，むしろマルテンサイトが形成されていないものとみるのが自然である。各訂正発明と甲１発明とは，鋼板成分組成が同一でないばかりか，冷却条件も異なっているのであって，両者は実質的に同一でないし，訂正発明１と甲１発明の相違点（相違点Ａのほかにも，Ａｌの含有率や（％Ｍｎ）／（％Ｃ）の数値範囲が相違する。）のうち相違点Ａを特徴的な相違点として挙げた審決の認定に誤りがあるとはいえない。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（各訂正発明の認定の誤り）について審決は，各訂正発明の要旨につき，平成２１年３月２３日付け訂正請求書添付の訂正明細書（乙２）の特許請求の範囲の記載のとおりに認定しており（５，１２頁），格別に限定を加えて認定していないことが明らかである。そうすると，原告が主張する取消事由１はその前提において失当である。原告は，前回の審決取消判決の拘束力違反をいうが，該判決は各訂正発明が特許請求の範囲の構成を有することを前提として実施可能要件の不備がないことを判断したものであるから，審決が訂正後の特許請求の範囲に従って要旨認定をした点に誤りはない。２取消事由２（甲１発明と各訂正発明の相違点の認定の誤り）について(1)訂正発明１の特許請求の範囲においては，「その金属組織として，フェライト中に体積率で３％以上２０％以下のマルテンサイトおよび残留オーステナイトが混在することを特徴とする」との特定がされているから，訂正発明１の構成において，鋼板の金属組織のフェライト中に一定の割合（体積率）のマルテンサイト及び残留オーステナイトが含有されることが必須であることは明らかである。他方，特開平５－７０８８６号公報（甲第１号証）の特許請求の範囲や発明の詳細な説明中には，上記公報に記載された発明である甲１発明の鋼板の金属組織中に残留オーステナイトやベイナイトが含有されていることを示す記載があるものの（請求項１，３，段落【００１０】，【００２６】等），マルテンサイトの含有の有無は明記されていない。
そうすると，訂正発明１と甲１発明の相違点Ａを「訂正発明１は，金属組織として，フェライト中に体積率で３％以上２０％以下のマルテンサイトおよび残留オーステナイトが混在するのに対して，甲１発明は，フェライト中に体積率で１６％の残留オーステナイト及びベイナイトが混在する点」とした審決の認定に誤りがあるとはいえない。
(2)この点，原告は，甲１発明の鋼板のフェライト中にはマルテンサイトが含まれることが明らかであって，各訂正発明の鋼板と実質的に異ならない旨を主張する。


しかしながら，鉄鋼材料に関する一般的な文献である「鉄鋼材料便覧」１１ないし２１頁（乙３）に照らせば，鉄に炭素（Ｃ）を固溶させた炭素鋼においてマルテンサイトを生じさせるためには，オーステナイト（γ鉄）の状態からＭｓ点（マルテンサイト変態開始点）以下に冷却させるだけでは足りず，その冷却条件が重要であること，例えば急冷が必要であることが明らかであり，また，乙第３号証の図１・２９（甲２１では図３．５．１０）のようなＴ．Ｔ．Ｔ．曲線図のいわゆる鼻（変態曲線が図の左側に向かって出っ張った部分）より下の範囲で，とりわけＭｓ点近傍より高い温度においては，温度を一定に保つ恒温処理を一定時間以上施すと，鋼の組織がベイナイトになってしまうことが明らかである。そうすると，甲１発明の鋼板の炭素（Ｃ），珪素（Ｓｉ），マンガン（Ｍｎ），リン（Ｐ），硫黄（Ｓ），窒素（Ｎ）の各含有率が訂正発明１の鋼板の炭素等の各含有率の数値範囲に含まれているとしても，冷却条件の如何によっては鋼組織が異なるものとなる可能性があるのであって（しかも，甲１発明の鋼板のアルミニウム（Ａｌ）の含有率は訂正発明１の鋼板のアルミニウムの含有率の数値範囲内にない。），訂正発明１の鋼板においてフェライト中にマルテンサイトが含まれるとしても，甲１発明の鋼板にマルテンサイトが含まれるとは必ずしもいうことができない。
のみならず，甲第１号証の段落【０００６】にはマルテンサイト又はベイナイト中に体積率１０％以上のフェライト及び残留オーステナイトを含む従来の混合組織鋼板は，プレス加工時の成形性が必ずしも良好でなかったこと，かかる混合組織鋼板をプレス加工すると，変形後期に大部分の残留オーステナイトが歪誘起変態を起こして高炭素マルテンサイトに変態し，局部延性がごく不良になる旨が記載されているところ，段落【０００９】ないし【００１３】に照らせば，甲１発明は，かかる不都合を回避しながら，プレス加工性が良好で加工後に高強度となる鋼板を提供するものであることが明らかであり，殊に段落【００１０】，【００１９】には，一定量のアルミニウム（Ａｌ）を添加すると残留オーステナイトが安定になり，プレス加工時も高歪域に達するまで歪誘起変態を起こしにくいことが記載されている。そうすると，アルミニウムが訂正発明の鋼板よりも多く含有されている甲１発明の鋼板においては，鋼組織中にマルテンサイトをできる限り生じさせないようにすることが目指されているということができる。
ここで，原告が急冷を示唆しているとする段落【００２５】の記載は，過時効処理帯に入るまでの７００℃を切る温度域，すなわち７００ないし５５０℃の温度域で，パーライト変態を抑制するために冷却速度を５０℃／秒以上に高める等の趣旨のものにすぎず，実施例に係る段落【００２８】の記載も，７００℃から４００℃まで冷却速度５０℃／秒で冷却した後に４００℃で過時効処理を行う趣旨のものにすぎないのであって，例えば甲第２１号証の図３．５．１０（炭素の含有率が０．８％の共析炭素鋼）及び乙第３号証の図１．２９（炭素の含有率が０．８０％，マンガンの含有率が０．７６％の共析炭素鋼）ではＭｓ点が２００℃強，図１．３０（炭素の含有率が０．３７％，マンガンの含有率が０．６８％，ニッケルの含有率が３．４１％の亜共析ニッケル鋼）ではＭｓ点が３００℃程度と図示されていることにも照らせば，４００℃や５５０℃を大きく下回るＭｓ点以下への急冷が示唆されているということはできない。また，原告が急冷を示唆しているとする段落【００２６】の記載も，鋼組織をベイナイト変態させることを進行させながら，オーステナイトへの炭素（Ｃ）の濃縮の促進を達成するために一定範囲の温度条件を設定する趣旨のものにすぎず，Ｍｓ点以下への急冷が示唆されているということはできない。
そうすると，甲１発明の上記鋼板をＭｓ点以下に冷却したとしても，鋼組織中にマルテンサイトが含有されているか否かは不明であるといわざるを得ない。したがって，甲１発明の鋼組織中にマルテンサイトが含まれ，甲１発明の鋼板は各訂正発明の鋼板と実質的に異ならないからマルテンサイトの含有の有無は相違点とならないとする原告の主張は採用することができない。原告は，各訂正発明の金属組織中にはベイナイトが含まれていても含まれていなくてもよく，ベイナイトの含有の有無は甲１発明と各訂正発明の相違点とならないと主張する。しかしながら，審決は，各訂正発明の特許請求の範囲で，ベイナイトの含有が必須の要件として特定されていない一方，甲１発明では，ベイナイトを必須の要素として含有する構成を採用しているために，前記のとおりに相違点Ａを認定したにすぎないから，原告の上記主張は失当というべきである。(3)結局，訂正発明１と甲１発明の相違点Ａに係る審決の認定に誤りはなく，したがって，審決の各訂正発明の要旨認定や甲１発明と各訂正発明の相違点の認定に誤りがあるとはいえない。そうすると，審決の自然法則の適用に誤りがあることを前提とする原告の取消事由２の主張には理由がなく，審決が上記認定に基づいて甲第１号証を主引用例とする各訂正発明の容易想到性を判断したからといって誤りではない。審決が説示するとおり（２４頁），相違点Ａに係る異なる金属組織とすることや，そのために化学成分を調整したり，熱処理工程を工夫したりすることは当業者において容易に想到できたものではなく，当業者において，仮に特開平６－１４５７８８号公報（甲１４）等に記載された事項を組み合わせたとしても（なお，甲第１４号証は溶融めっき処理を行う前の鋼板に関する発明を開示するものにすぎず，この文献を組み合わせるべき甲１発明も溶融亜鉛めっき処理，合金化処理を行う前の鋼板に関するものにすぎないものであることからすれば，甲第１４号証からは鋼板を溶融亜鉛めっき処理，合金化処理を行った場合にどのような鋼組織になるのか必ずしも明らかでない。），甲１発明に基づいて相違点Ａに係る構成に容易に想到できるものではなく，各訂正発明の容易想到性についての審決の判断に誤りがあるものではない。
第６結論
以上によれば，原告が主張する取消事由はいずれも理由がないから，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
塩月秀   平
裁判官
真辺朋   子
裁判官
田邉    実


平成３０年１１月２９日判決言渡同日原本受領    裁判所書記官平成２８年（ワ）第４３５６号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成３０年８月２３日
判決
原           告     株式会   社ＭＴ   Ｇ同訴訟代理人弁護士    關            健   一同                      岩   井            泉同訴訟代理人弁理士    小   林      徳   夫被            告     株式会社ファイブスター同訴訟代理人弁護士    横           清   貴同                      冨   宅            恵同                      西   村            啓同補佐人弁理士          森   田      拓   生同                      髙   山      嘉   成
主文
１被告は，別紙被告製品目録記載の美容器を，製造し，使用し，譲渡し，貸渡し，若しくは輸出し，又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。２被告は，原告に対し，（中略）円及びうち（中略）円に対する平成２８年５月１５日から，うち（中略）円に対する同年７月３１日から，うち（中略）円に対する平成２９年１０月１７日から，それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３原告のその余の請求をいずれも棄却する。
４訴訟費用は，これを３分し，その２を被告の負担とし，その余を原告の負担とする。
５この判決は，第２項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１請求
１主文第１項同旨
２被告は，別紙被告製品目録記載の美容器及び半製品（別紙被告製品目録記載の構造を具備しているが製品として完成するに至らないもの）並びに製造のための金型等を廃棄せよ。
３被告は，原告に対し，（中略）円及びうち（中略）円に対する平成２８年５月１５日から，うち（中略）円に対する平成２９年１０月１７日から，それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，発明の名称を「美容器」とする各発明の特許権者である原告が，被告の製造販売する美容器は上記各特許発明の技術的範囲に属し，同製品を製造・販売等する被告の行為は原告の有する上記各特許権を侵害するとして，特許法１００条１項及び同条２項に基づく製造・販売等の差止め，及び半製品・金型等の廃棄，並びに民法７０９条，特許法１０２条１項に基づく損害賠償として，（中略）円及びうち（中略）円に対する本件訴状送達日の翌日（平成２８年５月１５日）から，うち（中略）円に対する訴えの変更申立書送達日の翌日（平成２９年１０月１７日）から，それぞれ支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
上記各特許権については訂正が確定しており，原告は被告に対し，訂正後の各特許権に基づき権利行使するものであるが，被告は，その製造・販売等する製品が，訂正後の各特許発明の技術的範囲に属さず，また訂正後の各特許権についても，訂正要件違反，進歩性欠如の無効原因があること等を主張し，原告の請求を争っている。
１前提事実（当事者間に争いのない事実又は後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
⑴当事者
原告は，健康機器，美容機器，医療用具，医薬部外品の企画，開発，製造，販売等を業とする株式会社である。
被告は，健康機器，美容健康機器等の販売，輸出入業務等を業とする株式会社である。
⑵原告の有する特許権（甲１，３）
原告は，以下のア及びイの特許に係る特許権を有する（以下，各特許を「本件特許１」，「本件特許２」といい，各特許に係る発明を「本件発明１」，「本件発明２」といい，各特許に係る明細書及び図面をそれぞれ「本件明細書１」，「本件明細書２」という。）。本件明細書１及び２の記載は，本判決添付の各特許公報（訂正前のもの）のとおりである。
ア本件特許１
登録番号        特許第５７９１８４４号
発明の名称    美容器
出願日            平成２7年６月２日
（原出願日    平成２５年５月２２日）
優先日        平成２５年２月８日
出願番号     特願２０１５－１１１９７９号
登録日        平成２７年８月１４日
イ本件特許２
登録番号    特許第５７９１８４５号
発明の名称   美容器
出願日        平成２７年６月２日
（原出願日    平成２５年５月２２日）
優先日        平成２５年２月８日
出願番号    特願２０１５－１１１９８０号
登録日        平成２７年８月１４日
⑶本件訴訟並びに本件特許１及び２に係る無効審判請求及び訂正請求の経緯
（甲２，４，７，８，１４，１５）
原告は，平成２８年５月９日，被告に対し，被告の製品が訂正前の本件発明１及び２の技術的範囲に属し原告の特許権を侵害するとして本件訴訟を提起し，被告は，特許権侵害を争うとともに，訂正前の本件発明１及び２には無効理由が存在すると主張した。
被告は，同年８月２日，本件特許１及び２につき無効審判（審判番号２０１６－８０００９４，同２０１６－８０００９５）を請求し，原告は，同手続において，同年１０月１７日，本件特許１及び２の各特許請求の範囲及び明細書につき訂正請求（以下「本件訂正請求」という。）を行ったところ，平成２９年５月１５日，上記各無効審判請求についていずれも本件訂正請求を認め，無効審判請求は成り立たない旨の審判がなされたが，被告はこれに対し出訴せず，それぞれ確定登録がなされた。
⑷特許請求の範囲（甲１４，１５）
前記訂正後の本件特許１及び２に係る特許請求の範囲は以下のとおりである。
ア本件発明１


４本の支持軸と，これら４本の支持軸の先端部に回転可能に支持されたマッサージ用の４個のローラと，これらローラを同一水平面上に載置した状態で，上方から見た平面視において，各前記ローラの一部分に重なるように形成されたハンドルと，を備えており，４個のローラは基端側にのみ穴を有し，各ローラはその内部に前記支持軸の先端が位置する非貫通状態であり，４本の前記支持軸は，一方向からの側面投影において，二対が先広がり傾斜状であるとともに，９０度異なる他方からの側面投影において他の組み合わせの二対が先広がり傾斜状に延びており，４個の前記ローラを肌に押し当てて隣接する一対の前記ローラの配列方向と交差する方向に沿って移動させると，先行する隣接状態の一対の前記ローラ間で肌を押圧し，後行する隣接状態の一対の前記ローラ間で肌を摘み上げ，かつ，４個の前記ローラを肌に押し当てて前記隣接する一対の前記ローラと交差して隣接する一対の前記ローラの配列方向と交差する方向に沿って移動させると，先行する隣接状態の一対の前記ローラ間で肌を押圧し，後行する隣接状態の一対の前記ローラ間で肌を摘み上げることを特徴とする美容器。
イ本件発明２
４本の支持軸と，これら４本の支持軸の先端部に回転可能に支持されたマッサージ用の４個のローラと，を備えており，４個のローラは基端側にのみ穴を有し，各ローラはその内部に前記支持軸の先端が位置する非貫通状態であり，４本の前記支持軸は，一方向からの側面投影において二対が先広がり傾斜状であるとともに，９０度異なる他方からの側面投影において他の組み合わせの二対が先広がり傾斜状に延びており，隣接する一対の前記ローラの間隔が，これらローラの配列方向と交差する方向で隣接する一対の前記ローラの間隔よりも狭く，４個の前記ローラを肌に押し当てて間隔が狭い隣接する一対の前記ローラの配列方向と交差する方向に沿って移動させると，先行する隣接状態の一対の前記ローラ間で肌を押圧し，後行する隣接状態の一対の前記ローラ間で肌を摘み上げ，かつ，４個の前記ローラを肌に押し当てて間隔が広い隣接する一対の前記ローラの配列方向と交差する方向に沿って移動させると，先行する隣接状態の一対の前記ローラ間で肌を押圧し，後行する隣接状態の一対の前記ローラ間で肌を摘み上げることを特徴とする美容器。⑸本件発明１及び２の構成要件の分説（争いがない）
ア本件発明１の構成要件の分説
Ａ４本の支持軸と，
Ｂこれら４本の支持軸の先端部に回転可能に支持されたマッサージ用の４個の
ローラと，
Ｃこれらローラを同一水平面上に載置した状態で，上方から見た平面視において，各前記ローラの一部分に重なるように形成されたハンドルと，を備えており，Ｄ４個のローラは基端側にのみ穴を有し，各ローラはその内部に前記支持軸の
先端が位置する非貫通状態であり，
Ｅ４本の前記支持軸は，一方向からの側面投影において，二対が先広がり傾斜状であるとともに，９０度異なる他方からの側面投影において他の組み合わせの二
対が先広がり傾斜状に延びており，
Ｆ４個の前記ローラを肌に押し当てて隣接する一対の前記ローラの配列方向と交差する方向に沿って移動させると，先行する隣接状態の一対の前記ローラ間で肌を押圧し，後行する隣接状態の一対の前記ローラ間で肌を摘み上げ，Ｇかつ，４個の前記ローラを肌に押し当てて前記隣接する一対の前記ローラと交差して隣接する一対の前記ローラの配列方向と交差する方向に沿って移動させると，先行する隣接状態の一対の前記ローラ間で肌を押圧し，後行する隣接状態の一
対の前記ローラ間で肌を摘み上げることを特徴とする
Ｈ美容器。
イ本件発明２の構成要件の分説
Ｉ４本の支持軸と，
Ｊこれら４本の支持軸の先端部に回転可能に支持されたマッサージ用の４個の
ローラと，を備えており，
Ｋ４個のローラは基端側にのみ穴を有し，各ローラはその内部に前記支持軸の
先端が位置する非貫通状態であり，
Ｌ４本の前記支持軸は，一方向からの側面投影において二対が先広がり傾斜状であるとともに，９０度異なる他方からの側面投影において他の組み合わせの二対
が先広がり傾斜状に延びており，
Ｍ隣接する一対の前記ローラの間隔が，これらローラの配列方向と交差する方
向で隣接する一対の前記ローラの間隔よりも狭く，
Ｎ４個の前記ローラを肌に押し当てて間隔が狭い隣接する一対の前記ローラの配列方向と交差する方向に沿って移動させると，先行する隣接状態の一対の前記ローラ間で肌を押圧し，後行する隣接状態の一対の前記ローラ間で肌を摘み上げＯかつ，４個の前記ローラを肌に押し当てて間隔が広い隣接する一対の前記ローラの配列方向と交差する方向に沿って移動させると，先行する隣接状態の一対の前記ローラ間で肌を押圧し，後行する隣接状態の一対の前記ローラ間で肌を摘み上
げる
Ｐ美容器。
⑹被告の行為
被告は，別紙「被告製品目録」記載の美容器（以下「被告製品」という。）を，流通販売業者に対して販売し，また，自らの運営する店舗等で販売していたが，遅くとも平成２８年３月には，販売を中止した（販売中止の時期には争いがある。）。被告製品は，本件発明１の構成要件Ａ，Ｅ，Ｈを充足し，構成要件Ｂの「支持軸の先端部分に回転可能に支持された」及び「ローラ」以外の部分並びに構成要件Ｃ，Ｄ，Ｆ，Ｇの「ローラ」以外の部分を充足する。
被告製品は，本件発明２の構成要件Ｉ，Ｌ，Ｐを充足し，構成要件Ｊ「支持軸の先端部分に回転可能に支持された」及び「ローラ」以外の部分並びに構成要件Ｋ，Ｍ，Ｎ，Ｏの「ローラ」以外の部分を充足する。
２争点
被告は，被告製品が訂正後の本件発明１及び２の技術的範囲に属することを争うとともに（下記⑴及び⑵），本件訂正請求に訂正要件違反があること（下記⑶），及び訂正後の本件特許１及び２に無効理由があること（下記⑷及び⑸）を主張するほか，下記⑹ないし⑻の点で，原告の請求を争っている。⑴被告製品は本件発明１の技術的範囲に属するか。⑵被告製品は本件発明２の技術的範囲に属するか。⑶本件訂正請求に訂正要件違反（請求の範囲の拡張・変更）があるか。⑷本件特許１に無効理由があるか。


ア乙１７の１を主引例とする進歩性欠如
イ乙１８の１を主引例とする進歩性欠如
⑸本件特許２に無効理由があるか。
ア乙１７の１を主引例とする進歩性欠如
イ乙１８の１を主引例とする進歩性欠如
⑹権利不行使の抗弁が成立するか。
⑺過失の推定
⑻原告の損害額
ア原告の限界利益
イ販売をすることができないとする事情が認められるか。
第３争点に関する当事者の主張
１争点⑴（被告製品は本件発明１の技術的範囲に属するか）被告製品については，本件発明１の構成要件Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｆ，Ｇの「ローラ」を充足するか，構成要件Ｂの「支持軸の先端部分に回転可能に支持された」を充足するかだけが争われており，構成要件のその余の部分の充足については争いがない。
⑴「ローラ」について
【原告の主張】
被告製品は，４本の支持軸のそれぞれ一端に回転可能に取り付けられた４つのローリング部を有している。
本件発明１は，ローラをユーザが肌に押し当てて移動させて回転させ，ローラで肌を押圧し，または摘み上げる美容器であって，「ローラ」は，そのように肌を押圧し，摘み上げることが可能な形状であれば，特に形状が限定されるものではない。そのような「ローラ」としてどのような形状を選択するかは，当業者であれば適宜選択し得る設計事項であることから，本件明細書１においても，様々な形状を取り得ることを示唆している。
よって，被告製品のローリング部の形状が被告の主張するように洋ナシ状であったとしても，本件発明１の「ローラ」に当たるというべきであり，被告製品は，構成要件Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｆ，Ｇの「ローラ」を充足する。
【被告の主張】
「ローラ」という用語の字義的意味は円筒状のものを指す。また，本件明細書１には，ローラとして，球形，楕円球形，ラグビーボール形状，両端を半球状にした円筒状，一端側を半球状にしたバルーン形状，ドラム状，樽状，多角形の筒形状が開示されている。すなわち，上記請求の範囲における「ローラ」は，円筒状の形状に加えて上記の各形状を指すと解釈することができる。これに対し，被告製品のローリング部は，先端部側が平べったく扁平した洋ナシ状であって，上記いずれの形状にも該当しないので，本件発明１の「ローラ」には当たらないから，構成要件Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｆ，Ｇの「ローラ」を充足しない。⑵「支持軸の先端部分に回転可能に支持された」について
【原告の主張】
被告製品においては，４本の支持軸のそれぞれの一端に，４つのローリング部が回転可能に取り付けられている。
構成要件Ｂの「支持軸の先端部に回転可能に支持されたマッサージ用の４個のローラ」とは，隣接する一対のローラの配列方向と交差する方向に沿って本体を一方向又は他方向に移動可能なものとするため，支持軸がローラを貫通していない状態となっていること，すなわち，支持軸の先端部を覆うような状態でローラが回転可能に支持されていることを意味するものである。これを，被告の主張するように，ローラの内周面に凹部が設けられ，当該凹部に軸受を介して支持軸が挿入されているような具体的構成に限定して解釈するような必要はない。本件特許１の出願経過において，原告が，意見書（甲９の１，２）を提出し，その中で，「４本の支持軸の先端部に回転可能に支持された」旨の表現を用いた趣旨は，引用文献１（特開２０１２－１８３１７１号公報）との相違点として，本件発明１が「第１方向及び第２方向のどちらの方向に沿って移動させても，その移動の際に，先行する隣接状態の一対のローラが先広がり傾斜状に延びた２本の支持軸の先端部で回転する」ものという技術思想であることを明らかにしたにすぎない。以上のとおり，被告製品のローリング部が，被告が主張するような形態で軸受や円筒部材等を介して支持軸に支持されているとしても，被告製品の４つのローリング部は，支持軸の先端部に回転可能に取り付けられていることに他ならないのであり，本件発明１の構成要件Ｂを充足する。
【被告の主張】
被告製品のローリング部の内部は，「支持軸」，「軸受」，「ｅリング」，「円筒状リング」及び「円筒部材」によって構成されているところ，支持軸に軸受，ｅリング，円筒状リング，円筒部材を順に挿入したとき，支持軸の先端部は円筒部材からは飛び出ない。そして，ローリング部に対し，円筒部材及び円筒状リングが「しまりばめ」で挿入され，これらが接着剤でローリング部に固定され，これにより，ローリング部が，支持軸に回転可能に支持されることとなるから，支持軸の先端部はローリング部によって一切支えられていないし，ローリング部に持たれていることもない。
本件明細書１の図８には，ローラに凹部が設けられ，凹部に軸受を介して支持軸が挿入されている様子が開示されているが，被告製品のローリング部はこれとは異なり，支持軸の「先端部以外」の部分で回転可能に支持されているから，構成要件Ｂを充足しない。
２争点⑵（被告製品は本件発明２の技術的範囲に属するか）被告製品については，本件発明２の構成要件Ｊ，Ｋ，Ｍ，Ｎ，Ｏの「ローラ」を充足するか，構成要件Ｊの「支持軸の先端部分に回転可能に支持された」を充足するかだけが争われており，構成要件のその余の部分の充足については争いがない。
⑴「ローラ」について
【原告の主張】
前記１⑴の原告の主張と同旨。
被告製品は，構成要件Ｊ，Ｋ，Ｍ，Ｎ，Ｏの「ローラ」を充足する。
【被告の主張】
前記１⑴の被告の主張と同旨。
被告製品のローリング部は，先端部分が平べったく扁平した洋ナシ状であって，本件発明２のローラには当たらず，構成要件Ｊ，Ｋ，Ｍ，Ｎ，Ｏの「ローラ」を充足しない。
⑵「支持軸の先端部分に回転可能に支持された」について
【原告の主張】
前記１⑵の原告の主張と同旨。
被告製品の４つのローリング部は，支持軸の先端部に回転可能に取り付けられており，構成要件Ｊを充足する。
【被告の主張】
前記１⑵の被告の主張と同旨。
被告製品のローリング部は，支持軸の「先端部以外」の部分で回転可能に支持されているから，構成要件Ｊを充足しない。
３争点⑶（本件訂正請求に訂正要件違反（請求の範囲の拡張・変更）があるか）
【被告の主張】


原告は，本件発明１及び２について，「ローラが深く沈みこんだ場合でも，同先端部分においてマッサージ可能となる」との作用効果を主張するが，否認する。訂正前の本件明細書１及び２には，上記作用効果に関する記載はなく，添付の図４及び５においては，先端部が肌に接触していない状態が明記されている。仮に，上記作用効果が認められる場合には，訂正前の本件明細書１及び２の範囲を超えた作用効果を含む発明が，訂正後の特許請求の範囲に記載された発明に含まれることとなるから，本件訂正請求は，特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものであり，特許法１３４条の２第９項，同法１２６条６項に反するものとして許されない。
【原告の主張】
本件発明１及び２は，ローラの先端が非貫通であるため，先端部分においてマッサージが可能なことは明らかである。また，訂正前の本件明細書１及び２の図４，５は，ローラの先端部付近が肌に接触している状況を示唆しており，さらにローラが皮膚に深く沈み込めばローラ先端部分が皮膚に接触し，先端部分によって皮膚をマッサージすることが可能となることが明らかである。なお，上記作用効果は本件特許１及び２の訂正事項に含まれておらず，本件発明１及び２について同作用効果を主張することは，訂正要件違反とならない。
４争点⑷（本件特許１に無効理由があるか）
⑴乙１７の１を主引例とする進歩性欠如
【被告の主張】
本件発明１は，出願日前に刊行された乙１７の１に記載された発明（以下「乙１７発明」という。）に，乙１８の１に記載された発明（以下「乙１８発明」という。），乙１９ないし２３に記載された周知技術，及び乙３３，３４，１９，４２ないし４５に記載された発明を組み合わせることで，当業者なら容易に想到し得たものであるから，特許法２９条２項，１２３条１項２号，１０４条の３第１項により，原告は権利を行使することができない。
ア乙１７発明の構成
昭和２８年４月７日に発行された乙１７の１（米国特許公報第２，６３３，８４４号）には，マッサージデバイスの発明である乙１７発明が記載されている。乙１７発明の構成は，別紙「本件発明１との関係における乙１７発明の構成」の「被告主張」欄のとおりである（「○」の記載は，原告の主張を争わないことを示す。以下同じ。）。
乙１７の１【図１】
イ相違点１について
本件発明１では，先行する隣接状態の一対の前記ローラ間で肌を押圧するとされるが，乙１７発明において，かかる構成が存在しない。しかし，乙１７発明は肌に押し当てて使用するマッサージデバイスの発明であるところ，先行する一対のローラ間が肌を押圧するのは自明のことであるし，本件特許１出願以前に発行された乙１８の１には，先行する一対のローラ部が，肌を引き延ばす，すなわち押圧する旨の記載が存在するから，乙１７発明に前記自明の事実，又は乙１８発明を当てはめることにより，その先行する一対のローラが肌を押圧すると想到することは，当業者にとって極めて容易である。
ウ相違点２について
本件発明１においては後行する一対のローラが肌を摘み上げるとされるのに対し，乙１７発明では，後行する一対のローラが体の脂肪部分を把持し，それによって脂肪部分を揉むとされる。
しかし，乙１８発明では後行する一対のローラが「肌を引っ張り揉む」とされており，本件特許１の出願以前に刊行された乙１９ないし２３によれば，Ｙ字状又はＶ字状に回転可能に支持されたローラと皮膚面とのなす角が鋭角になっている場合に，鋭角の方向にローラを移動することにより，肌が摘み上げられるという作用が生じることは，本件特許１の出願当時，当業者にとって周知技術であったから，乙１７発明に，乙１８発明又は前記周知技術を当てはめることで，後行する一対のローラが肌を摘み上げるとすることは，当業者にとって容易想到である。
エ相違点３について
本件発明１は，各ローラの内部に支持軸の先端が位置する非貫通状態であるのに対し，乙１７発明は，各ローラの先端側の穴から支持軸が抜け出た貫通状態である。しかし，本件特許１の出願以前に刊行された乙３３，３４，１９，４２ないし４５には，基端側にのみ穴を有し，その内部に支持軸の先端が位置する非貫通状態のローラの技術が記載されているから，乙１７発明に前記技術を適用して，本件発明１を想到することは容易であった。
オ相違点４について
原告は，本件発明１の構成要件Ｆ及びＧでは，美容器を上下左右に移動させることができるのに対し，乙１７発明では，マッサージデバイスを前記乙１７の１【図１】の左右方向に移動することだけが予定されており，上下方向への移動は忌避されているとして，本件発明１と乙１７発明には相違点があると主張するが，否認する。乙１７発明のマッサージデバイスは上下左右に移動が可能であり，相違点は存しない。
原告は，乙１７発明のローラは貫通型であり，上記図１のナット２５が存することから，上下方向に移動した場合，ナット２５が皮膚に当たるので，そのような移動は忌避されると主張するが，乙３０ないし３２によれば，マッサージデバイスを上下方向に移動させても皮膚を傷つけることはない。仮にナット２５のために上下方向の移動が忌避されるとすれば，前記エのとおり，乙３３以下に記載された非貫通状態のローラの技術を適用して，上下方向への移動を可能とすることは容易である。
原告は，乙１７発明のローラの支持軸の角度の関係から，上下方向に移動する場合，抵抗が大きくローラが回りにくいと主張するが，原告がその根拠とする甲１３は，乙１７発明の正確な再現ではないし，乙２１，３５によれば，一対のローラの支持軸の角度が狭くてもローラは回転するから，乙１７発明のマッサージデバイスを上下方向に移動しても，ローラは回転する。
仮に乙１７発明では上下方向の移動に制約がある場合，後述のとおり，乙１８発明は上下左右の移動が可能であり，乙４５には，ローラの支持軸同士の角度が６０ないし９０度となる発明が開示されているから，乙１７発明に乙１８発明又は乙４５の記載を適用して，ローラを上下左右に移動し得るようにすることも容易である。
【原告の主張】
ア乙１７発明の構成
乙１７発明の構成は，別紙「本件発明１との関係における乙１７発明の構成」の「原告主張」欄のとおりである。
イ相違点１及び２について
相違点１及び２との関係で，本件発明１が容易想到であるとの被告の主張は争う。
ウ相違点３について


本件発明１は，「４個のローラは基端側にのみ穴を有し，各ローラはその内部に前記支持軸の先端が位置する非貫通状態であり」という構成であってローラの先端もマッサージに用いることができるものである。これに対し，乙１７発明は「４個のローラは基端側と先端側に穴を有し，各ローラの先端側の穴から支持軸が抜け出た貫通状態である」という構成をとる。
被告は，乙１８発明その他の技術を適用できると主張するが，乙１８発明には相違点３に係る構成は開示されていないし，乙１９ないし２３，３３，３４，４２ないし４５に記載された各技術は，いずれも「４個のローラ」を有するものではなく，乙２０，２１については，支持軸がローラを貫通している点で「非貫通状態」ではない。また，乙３３，３４の発明は，先端非貫通ではあるが，いずれもローラを肌に当てて移動しながらマッサージしている状態ではローラ側面が肌に当たるのであり，先端部分は肌に当たらない。したがって，ローラの先端部分を非貫通とすることにより「ローラが深く沈み込んだ場合でも，同先端部分においてマッサージ可能と」した技術ではない。
したがって，乙１７発明に上記発明又は技術を組み合わせることによって，本件発明１が容易想到であるとはいえない。
エ相違点４について
本件発明１においては，一対のローラの配列方向と交差する方向，及びその一対のローラと交差して隣接する一対のローラの配列方向と交差する方向のいずれの方向にも移動させることが開示されているが，乙１７発明においては，前記乙１７の１【図１】の上下にローラを移動させることは開示されていない。乙１７発明では，ローラの先端にナット２５が存在し，乙１７の１【図１】の上下方向に移動すると，ナット２５が皮膚に接触することから，乙１７発明では，前記図面の上下方向の移動は忌避されている。
乙１７発明では，２つのローラの支持軸の角度が狭くなっている方向に移動させようとした場合，回転抵抗が大きくローラは回りにくいから，同方向に移動することは予定されていない。
乙１８発明には，上下左右に移動させる構成は開示も示唆もされていない。乙１８の２にある「十字」は，マッサージ器の移動方向ではなく，「組織に十字状に作用する」ことを意味するものであるし，そのハンドルの形状も，上下左右の移動を予定したものではない。
したがって，乙１７発明に乙１８発明を組み合わせても本件発明１にはならず，容易想到とはいえない。
⑵乙１８の１を主引例とする進歩性欠如
【被告の主張】
本件発明１は，乙１８発明に，乙１７発明，乙１９ないし２３に記載された周知技術，及び乙３３，３４，１９，４２ないし４５に記載された発明を組み合わせることで，当業者らが容易に想到し得るものであるから，原告は権利を行使することができない。
ア乙１８発明の構成
昭和１０年４月３０日に発行された乙１８の１（米国特許公報第１，９９９，９３９号）には，乙１８発明が記載されており，その乙１８発明の構成は，別紙「本件発明１との関係における乙１８発明の構成」の「被告主張」欄のとおりである。
乙１８の１【図１】
イ相違点１について
乙１８発明はローラ部が３個の離間したローラで構成されているが，本件発明１はそのような構成でない。
しかし，乙１８の１では，各ローラ部におけるローラの個数を任意に変更してもよいことが示唆されており，乙１７発明では，４本の支持軸の先端部に回転可能に支持されたマッサージ用の４個のローラにつき，離間していないローラが示されているから，乙１７発明を乙１８発明に適用することにより，３個の離間したローラを一つのローラとすることは，当業者にとって極めて容易である。
ウ相違点２について
本件発明１は，「これらローラを同一水平面上に載置した状態で，上方から見た平面視において，各前記ローラの一部分に重なるように形成されたハンドル」という構成をとるが，乙１８発明は前記乙１８の１【図１】のバーの形状である。しかし，乙１８発明においては，４個のローラの一部分に重なるよう形成された本体１が設けられ，本体１はバーに固定されているが，バーの形状を本体１と一体になる形状とすることは容易であるし，乙１７発明のハンドルを乙１８発明に適用することも，当業者にとっては極めて容易である。
エ相違点３について
本件発明１においては，後行するローラ間で肌を摘み上げるのに対し，乙１８発明においては，後行するローラ間で肌を引っ張り揉む。しかし，前記⑴被告の主張ウのとおり，乙１９ないし２３によれば，Ｙ字状又はＶ字状のローラ又はボールを有するマッサージローラを移動させた場合，肌が摘み上げられることが周知技術であるところ，乙１８発明においてバーと垂直方向にマッサージデバイスを移動させた場合，後行する一対のローラの支持軸と肌とが鋭角になるので，後行する一対のローラが肌を摘み上げるとの作用が生じるであろうことは当業者にとって容易に理解できるから，乙１８発明の「肌を引っ張り揉む」から「肌を摘み上げる」に想到することは，当業者にとって極めて容易である。
オ相違点４について
原告は，乙１８発明のローラが貫通状態であるのに対し，本件発明１では非貫通状態であることを主張するが，前記⑴の被告の主張エのとおり，この点は，乙３３，３４，１９，４２ないし４５の記載に基づいて，当業者であれば容易に想到することができる。
カ相違点５について


原告は，本件発明１の構成要件Ｆ及びＧでは，美容器を上下左右に移動することができるのに対し，乙１８発明では，マッサージ器は，前記乙１８の１【図１】の上下方向にのみ移動し，左右方向には移動しないと主張するが，否認する。乙１８発明においても，マッサージ器は上下左右に移動するので，相違点は存しない。乙１８の２には，「器具が本体の長手方向に移動される，または任意の他の方向に移動されるかに関わらず，その面が鈍角を形成する前方ローラは，組織を中心から各々の面に押しやり，これに続くローラは，組織を再度器具の中心向かって押し返すことが強調される。これにより完璧なマッサージが生み出される。ローラが対頂角にセットされる事実を考慮すると，組織は，十字に似た形で扱われることになるであろう。」との記載があり，前記【図１】の器具の長手以外の方向にも，十字にも移動し得ることが開示されているし，仮にローラが貫通状態であることが左右に移動することの支障となるとしても，前記オのとおり，ローラを非貫通状態とすることは容易であるから，左右に移動することの支障は，直ちに解消される。原告は，鋭角をなすローラが前方に位置するように移動させることは，技術的，構造的にあり得ないと主張するが，一対のローラの回転軸が鋭角であったとしても，一対のローラが何の問題もなく回転し，肌の摘み上げ作用を生じさせることができることは，乙２１，３５及び４５から明らかであり，乙１８発明にこれらを適用すれば，本件発明１は容易想到である。
原告は，乙１８発明が，前記【図１】の上下方向に移動することは，そのハンドル形状からも明らかであると主張するが，乙１８の２に，バー９とハンドル１０及びハンドル１１を取り外して，器具に対して回転式の運動を与えるシャフトに置き換えることが記載されているから，上記バー及び左右のハンドルは必須の構成ではなく，乙１８発明は，左右のハンドルを掴んで移動させることを前提とした本体の長手方向への移動だけに限定されているわけではない。
【原告の主張】
ア乙１８発明の構成
乙１８発明の構成は，別紙「本件発明１との関係における乙１８発明の構成」の「原告主張」欄のとおりである。
イ相違点１ないし３について
相違点１ないし３との関係で，本件発明１が容易想到であるとの被告の主張は争う。
ウ相違点４について
前記⑴原告の主張ウにおいて，乙１７発明について述べたところと同旨。
エ相違点５について
乙１８発明は，前記【図１】の上下方向あるいはこれに近似する方向に器具を移動するものであり，同図の左右方向に移動するものではなく，乙１８の１に相違点５に係る構成は開示ないし示唆されていない。
乙１８の２の記載によれば，移動する方向の前方ローラは鈍角を形成することが前提と解されるから，前記【図１】の左右方向に移動することを説明するものではない。
乙１８の２に「十字」との記載が存するが，これはマッサージ器の移動方向を示すものではなく，組織が十字状に作用されるという意味である。さらに，乙１８発明が前記【図１】の上下方向に移動させるものであることは，そのハンドルの形状からも明らかである。同図の左右方向に移動させるのであれば，ハンドル１０，１１の形状を採用するとは考えられない。乙１８の２の記載は，乙１８発明がボルト１２を中心に水平回転をすることを意味し，乙１８発明を同図の左右方向に移動させることを開示したものではない。
５争点⑸（本件特許２に無効理由があるか）
⑴乙１７の１を主引例とする進歩性欠如
【被告の主張】
本件発明２は，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が，乙１７発明及び乙１８発明，乙１９，３３，３４，４２ないし４５のいずれかに記載された発明，並びに周知技術に基づいて，特許出願前に容易に発明することができたものであるから，特許法２９条２項，１２３条１項２号，１０４条の３第１項により，原告は権利を行使することができない。
ア乙１７発明の構成
乙１７発明の構成は，別紙「本件発明２との関係における乙１７発明の構成」の「被告主張」欄のとおりである。
構成ｄ３について，乙１７の１【図１】を，図面ソフト上で測定したところ，同図中の上下に隣接するローラの間隔は，左右に隣接するローラの間隔よりも狭い。原告は，特許図面は模式図であって設計図ではないから，上記測定値は技術的事項とはいえないと主張するが，前記【図１】が上面図，同【図２】が線２－２で切り取られた端面図，同【図３】が線３－３で切り取られた断面図であるとされているのであるから，当業者としては同【図１】ないし【図３】は相互に整合性が取れた図面であり，乙１７発明を正確に表現した図面と理解する。このような乙１７発明の図面をもとに，用いられている寸法を測定し，乙１７の１に記載されている技術的事項を導き出すことは当業者にとって自明なことである。また，一対のローラの開き角度と他方の一対のローラの開き角度が異なれば，おのずとローラの間隔はいずれか一方が狭くなる。原告が主張するように各ローラの支持軸の起点が異なる場合，ローラの間隔が同一となる方が稀である。
イ相違点１ないし３について
前記のとおり，本件発明２は本件発明１の分割出願であることから，本件発明２と乙１７発明は，本件発明１と乙１７発明との相違点１ないし３と同一の相違点を有するが，いずれも当業者によって容易に想到することができる（前記４⑴参照）。
ウ相違点４について
乙１７発明は，上記のとおり，「ｄ３隣接する一対の前記ローラの間隔が，これらのローラの配列方向と交差する方向で隣接する一対のローラの間隔よりも狭く」との，本件発明２と同じ構成を有しており，乙１７発明のローラの間隔の広狭は不明であり，相違点４が存するとする原告の主張は認められない。仮に相違点４が存在したとしても，隣接する一対のローラの間隔をどのような間隔にするかは単なる設計事項にすぎず，当業者にとって容易に発明できる事項にすぎない。
エ相違点５について
本件発明２の構成要件Ｎ及びＯは，美容器を上下左右に移動できるところ，乙１７発明が乙１７の１【図１】の上下方向に移動できるか否かについては，前記４⑴被告の主張オで述べたとおりであり，この点に相違点は存せず，仮に相違点が存するとされた場合であっても，本件発明２を想到することは容易である。
【原告の主張】
ア乙１７発明の構成
乙１７発明の構成は，別紙「本件発明２との関係における乙１７発明の構成」の「原告主張」欄のとおりである。


被告は，乙１７の１【図１】について寸法を測定した結果，同図中の上下に隣接するローラの間隔は左右に隣接するローラの間隔よりも狭いと主張し，構成ｄ３として，乙１７発明につき「隣接する一対の前記ローラの間隔が，これらのローラの配列方向と交差する方向で隣接する一対のローラの間隔よりも狭く」と認定するが，特許図面は模式図であって設計図ではないから，正確な寸法で描かれているとは限らず，乙１７の１【図１】ないし【図３】が互いに整合しているという事項の一点のみをもって，直ちにこれらの図に寸法等を含めた技術的事項が開示されているとは認められない。
また，被告は，一対のローラの開き角度と他方の一対のローラの開き角度が異なれば，自ずとローラの間隔はいずれか一方が狭くなると主張するが，各ローラの支持軸の起点が異なる場合には，一対のローラの開き角度と間隔との因果関係はなく，上記被告の主張は当たらない。
そもそも乙１７発明は，交差方向（上下左右方向）に移動させる構成ではなく，隣接するローラの間隔を交差方向で異ならせるという技術思想が存在せず，同技術的事項が開示されていないことは明らかであるから，乙１７発明において，隣接する一対のローラの間隔と，これらのローラの配列方向と交差する方向で隣接する一対のローラの間隔との広狭の関係は，不明といわざるを得ない。
イ相違点１及び２について
乙１７発明は，本件発明２との関係で，本件発明１と乙１７発明との相違点１及び２と同じ相違点を有するところ，この点について本件発明２が容易想到であるとの被告の主張は争う。
ウ相違点３について
乙１７発明は，本件発明２との関係で，本件発明１と乙１７発明との相違点３と同じ相違点を有するところ，この点についての原告の主張は，前記４⑴原告の主張ウのとおりである。
エ相違点４について
前記アで述べたとおり，乙１７の１に，乙１７発明のローラの間隔の広狭についての開示はなく，この点は不明といわざるを得ない。乙１８の１【図１】にもローラの間隔に関する技術的事項の開示はないから，この点は当業者にとって容易想到ではないというべきである。
オ相違点５について
乙１７発明は，本件発明２との関係で，本件発明１と乙１７発明との相違点４と同じ相違点を有するところ，この点についての原告の主張は，前記４⑴原告の主張エのとおりである。
⑵乙１８の１を主引例とする進歩性欠如
【被告の主張】
本件発明２は，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が，乙１７発明及び乙１８発明，乙１９，３３，３４，４２ないし４５のいずれかに記載された発明，並びに周知技術に基づいて，特許出願前に容易に発明することができたものであるから，特許法２９条２項，１２３条１項２号，１０４条の３第１項により，原告は権利を行使することができない。
ア乙１８発明の構成
乙１８発明の構成は，別紙「本件発明２との関係における乙１８発明の構成」の「被告主張」欄のとおりである。
イ相違点１ないし３について
本件発明２と乙１８発明との間には，前記４⑵被告の主張イ，エ，オに記載した本件発明１と乙１８発明との相違点１，３，４と同じ相違点が存するところ，これらがいずれも容易想到であることは，前記各引用個所で述べたとおりである。
ウ相違点４について
原告は，本件発明２と乙１８発明との間には，前記５⑴被告の主張ウに記載した本件発明２と乙１７発明との相違点４と同じ相違点が存すると主張するが，この相違点は存在しない。仮にこの相違点が存するとしても，前記引用個所で述べたとおり，容易想到である。
エ相違点５について
原告は，本件発明２と乙１８発明との間には，前記５⑴被告の主張エに記載した本件発明２と乙１７発明との相違点５と同じ相違点が存すると主張するが，この相違点は存在しない。仮にこの相違点が存するとしても，前記引用個所で述べたとおり，容易想到である。
【原告の主張】
ア乙１８発明の構成
乙１８発明の構成は，別紙「本件発明２との関係における乙１８発明の構成」の「原告主張」欄のとおりである。
イ相違点１及び２について
乙１８発明は，本件発明２との関係で，本件発明１と乙１８発明との相違点１及び３と同じ相違点を有するところ，この点について本件発明２が容易想到であるとの被告の主張は争う。
ウ相違点３ないし５について
乙１８発明は，本件発明２との関係で，本件発明２と乙１７発明との相違点３ないし５と同じ相違点を有するところ，この点について本件発明２が容易想到であるとの被告の主張は争う。
６争点⑹（権利不行使の抗弁が成立するか）
【被告の主張】
原告と被告は，平成２７年１１月１１日，原告が，被告及び被告関連会社の販売する製品（以下「別訴被告製品」という。）の製造販売等の差止め等を求めて提起した特許権侵害差止等請求訴訟（当裁判所平成２７年（ワ）第１８６５号事件。以下「別件訴訟」という。）に関連し，以下の内容を合意した（以下，それぞれ「本件合意１」及び「本件合意２」という。）。
①被告は，別訴被告製品の製造販売を取りやめる。被告は，別訴被告製品の在庫及び金型を廃棄する。原告は，別訴被告製品につき損害賠償請求をしない。②被告は，被告製品の製造販売を取りやめる。原告は，譲渡済みの被告製品については不問に付し，損害賠償請求はしない。
被告は，本件合意１に従い，別訴被告製品の販売を取りやめ，在庫と金型を廃棄し，別件訴訟については，同年１２月２２日，和解が成立した。また，被告は，本件合意２に従い，同年１１月１１日以降，被告製品の販売を取りやめた。
したがって，本件合意２に基づき，原告は，被告に対し，被告製品を対象とした特許権行使をすることができない。
【原告の主張】
原告と被告が，本件合意１及び２について協議し，本件合意１に基づき上記和解が成立したことは認めるが，本件合意２については最終的な合意には達していない。被告は，平成２８年３月頃に原告代理人が中止の要請をするまで，被告直営店において被告製品の販売を継続し，また，被告ウェブページ上で被告製品を販売し，少なくとも販売の申出をしていた。
したがって，被告の主張する権利不行使合意の主張は成立しない。
７争点⑺（過失の推定）
【被告の主張】


本件特許１及び２は，いずれも平成２７年８月１４日に設定登録され，同年１０月７日に公報において設定登録された旨の掲載が行われたから，被告が同年８月１４日以前に輸入し，国内流通業者に譲渡した行為，及び被告直営店等に譲渡した行為についてはいずれも特許権侵害が成立せず，被告が，同日以降，同年１０月６日以前に輸入し，国内流通業者に譲渡した行為，及び被告直営店等に譲渡した行為については，特許法１０３条による過失推定が及ばない。本件発明１及び２の特許査定の発送日は平成２７年８月４日であるところ，原告が被告に送付した同月５日付けファックスは，特許査定を受けたことを示すものではない。よって，同日から同年１０月６日まで過失の推定が及ぶことはない。
【原告の主張】
本訴に至る前の交渉中である平成２７年８月５日，原告代理人より被告代理人に対し，本件特許１及び２の権利化の見通しが立っていることを連絡し，登録クレームとなると思料される手続補正書の写し（甲１１）を送付した。したがって，遅くとも，同日時点において，被告は本件特許１及び２の存在を認識し得たところ，被告において過失推定を覆すような特段の事情はない。
８争点⑻（原告の損害額）
【原告の主張】
⑴被告製品の譲渡数量
ア被告は，平成２７年８月から平成２８年７月末まで被告製品を販売しており，本件特許１及び２の登録日（平成２７年８月１４日）以降の被告製品の販売総数（卸販売数）は，合計３３６５個である。
さらに，被告は，平成２８年８月以降も，自己の直営小売店及びウェブサイト上において被告製品の販売を行っていた。その数量は，少なくとも，上記期間の卸販売数の１０％（３３０個）の数量であると考えられる。イ被告は，上記期間において直営店による小売販売は行っていないと主張する。しかし，平成２７年１２月３０日及び平成２８年１月２４日，被告の直営店（それぞれピエリ守山内の「ビューティーコスメ」及びイオンモール常滑店の「クローバー」と称する店舗）において被告製品が販売されていた。また，同年２月２３日の時点で，被告ウェブサイトにおいて被告製品の販売を行っていた。ウしたがって，上記登録日以降の販売総数（譲渡数量）は，合計３６９５個である。
⑵原告製品の単位数量当たりの利益額
ア原告は，本件特許１及び２に係る特許実施品として，平成２５年７月以降，製品名「ＲｅＦａＦｏｒ    Ｂｏｄｙ」（甲１６，１７。以下「原告製品」という。）を販売しており，原告製品と被告製品は，市場において競合する関係にある。イ平成２７年８月から平成２８年７月までの間の１年間における原告製品の販売数量は（中略）個，売上高は合計（中略）円である。上記期間の原告製品の製造原価は，（中略）円である。上記期間における原告の全製品の売上高は合計（中略）円であり，原告の全製品に対する原告製品の売上比率は，（中略）％である。
ウ上記期間において，原告の全製品につき以下のとおりの費用が発生した。これらの費用は，いずれも変動費又は原告の全製品の製造・販売に直接必要な個別費用である。
①   販売手数料             （中略）円②   販売促進費               （中略）円③   ポイント引当金            （中略）円④   見本品費                （中略）円⑤   宣伝広告費              （中略）円⑥   荷造運賃                 （中略）円⑦   クレーム処理費         （中略）円⑧   製品保証引当金繰入        （中略）円⑨   市場調査費                （中略）円
①から⑨までの合計額         （中略）円
これに，原告の全製品に対する原告製品の売上比率（中略）％を乗じると，（中略）円となる。
よって，原告製品の利益額は，原告製品の売上高から製品原価と上記各控除項目の費用の総額を控除した，（中略）円となる。
（計算式）（中略）－（中略）－（中略）＝（中略）円エ上記利益額を，原告製品の上記期間における販売数量（中略）個で除した（中略）円が，原告製品の単位数量当たりの利益額である。
⑶原告の損害額の推定
被告製品の譲渡総数は，上記のとおり３６９５個である。これに上記原告製品の単位数量当たりの利益額を乗じると，（中略）円となる。
（計算式）３６９５×（中略）＝（中略）
以上より，原告の損害額は，特許法１０２条１項により（中略）円と推定される。
⑷弁護士費用相当額
本件訴訟追行に当たって相当な弁護士費用は，上記損害の額の１０％相当額である（中略）円が相当である。
⑸被告の主張に対する反論
ア「販売することができないとする事情」（特許法１０２条１項ただし書）が
ないこと
仮に，被告が原告製品を取り扱っていない取引先に卸売販売をしていたとしても，市場において取引者・需要者が被告製品を購入したことの結果として原告製品が排除されたことに変わりはない。したがって，当該事実をもって損害額が減額されるべき理由はない。
イ控除対象となる経費について
被告は，下記①ないし㉗の費用全てを経費として原告製品の売上から控除すべきと主張するが，「単位数量当たりの利益の額」とは，被告の侵害行為がなければ原告において追加的に原告製品を販売することができたはずの数量の原告製品の販売額から，当該数量の原告製品を追加して販売するために追加的に必要であったはずの費用を控除した額を，当該数量で除したもの，すなわち限界利益である。したがって，控除費目として考慮すべきものは，製造原価のほかいわゆる変動費である。ところが，被告の挙げる各種費用は，以下に主張するとおり，いずれも一般的に固定費とされる費目であるから，控除対象とならない。
また，平成２７年８月から平成２８年７月末までの期間の原告製品の販売総数は（中略）個であり，月平均約（中略）個，被告製品の販売総数は３６９５個，月平均約３０７個である。すなわち，被告製品の月販売平均数は原告製品の月販売数量の（中略）％程度に過ぎず，この観点からも，通常固定費とされる費目をあえて追加費用として控除対象とする必要はない。
なお，被告の主張する各控除項目についての原告の個別の主張は，以下のとおりである。
①制作費


制作費は，店頭に配置しているリーフレットやディスプレイの販促物の制作にかかる費用，リーフレット等に載せるビジュアルの撮影にかかる費用も含む。当該費用は，原告製品の増産において特に必要とされる経費ではなく，変動費に当たらない。
②旅費交通費
旅費交通費は，原告の従業員等の出張等の費用である。当該費用は，原告製品の増産において特に必要とされる経費ではない。
③保管料
保管料は，原告商品やリーフレット等の販促物等の資材の倉庫料である。倉庫料は原則として固定費であり，また，上記に記載のとおり，被告製品の販売数量を見ても控除費目として計上する必要はない。
④役員報酬，給与手当，スタッフ給与手当，役員賞与，賞与，通勤費，退職金これらはいわゆる人件費であり，原告製品の増産販売において特に必要となる経費ではない。また，上記に記載のとおり，被告製品の販売数量を見ても控除費目として計上する必要はない。
⑤法定福利費，福利厚生費
法定福利費は，法定の福利費用そのものであり，福利厚生費とは，慶弔金，全社レクリエーションにかかる費用の外，住宅補助等を含む。これらは原則として固定費である。
⑥研修費
研修費とは，原告従業員等が外部のセミナー･研修・講演会に行く際の費用等である。これらは原則として固定費である。
⑦求人費
求人費とは，人材紹介手数料等，求人にかかる費用である。これらは人材確保のための費用であり固定費である。また，上記に記載のとおり，被告製品の販売数量を見ても控除費目として計上する必要はない。
⑧顧客管理費
顧客管理費とは，キララ事業（原告の販売するウォーターサーバ事業）の顧客管理費用，顧客管理システムの維持費，料金の自動引き落とし手数料，請求書発行費用等である。原告製品に関する事業と異なる費目であり，控除費目として計上されるべきものではない。
⑨車両費
車両費とは，原告の社用車にかかる購入・車検・修理の費用であり，原則として固定費である。また，上記に記載のとおり，被告製品の販売数量を見ても，原告製品の販売のためにさらに追加の車両費が発生するものではなく，控除費目として計上する必要はない。
⑩賃借料
賃借料は，原告直営店舗のテナント賃料，その他，原告所有以外の建物内を賃借している営業所等の賃料であって固定費である。また，上記に記載のとおり，被告製品の販売数量を見ても，原告製品の販売のためにさらに追加の直営店や営業所が必要となるものではなく，控除費目として計上する必要はない。
⑪保険料
保険料とは，業務用火災保険，ＰＬ保険等の費用である。上記に記載のとおり，被告製品の販売数量を見るに，同数の原告製品の増産販売において追加経費として発生するようなものではない。
⑫維持管理費
維持管理費とは，システムの保守・ランニング費用や建物の修理費等である。これらは，原告の営業システムの保守管理費用であり，原告製品の製造販売に影響しない固定費である。
⑬通信費
通信費とは，原告従業員等に配布している業務用携帯電話等にかかる費用であり，固定費である。また，上記に記載のとおり，被告製品の販売数量を見るに，同数の原告製品の増産販売において特に従業員の増加も必要ないところ，追加経費として発生するようなものではない。
⑭水道光熱費
水道光熱費はその名目どおり水道光熱に関する費用であり固定費である。
⑮消耗品費
消耗品費とは，一般的な消耗品にかかる費用であり固定費である。
⑯事務用品費
事務用品費とは，消耗品費の中の特に事務用品にかかる費用であり固定費である。また，上記に記載のとおり，被告製品の販売数量を見るに，同数の原告製品の増産販売において特に従業用品の増加も必要ないところ，追加経費として発生するようなものではない。
⑰新聞図書費
新聞図書費とは，新聞代，専門書籍の購読（社内活用目的）などにかかる費用であり固定費である。
⑱会議費
会議費とは，経営方針発表会等のイベントの際の会場のレンタル料，その他，会議時の昼食代等であり固定費である。
⑲交際費
交際費とは，いわゆる接待交際費であって固定費である。
⑳諸会費
諸会費とは，原告が会員となっている協会（例えば，日本知的財産協会等）の年会費等であり固定費である。
㉑寄付金
寄付金とは，原告が会社として寄付する費用であり固定費である。
㉒支払手数料
支払手数料とは，銀行振り込み手数料，知財出願手数料，業務委託手数料（コールセンター）等であり，原告製品の販売によってその費用が増加するような関係にはない。
㉓報酬
報酬とは，弁護士，弁理士，税理士等への報酬，顧問料等であり，原告製品の増産販売に関連するものではない。
㉔雑費，雑損失
雑費とは，産業廃棄物の処理費用等であり，固定費である。また，雑損失とは，営業外費用に属するもののうち，他のいずれの勘定科目にもあてはまらない損失であり，原告製品の増産販売と関連しない費目であることは明らかである。
㉕法人税，公租公課
法人税等とは，いわゆる法人税，法人税調整額等である。上記に記載のとおり，被告製品の販売数量を見るに，同数の原告製品の増産販売において増加するものではない。
㉖支払利息
支払利息とは事業資金の借入金に係る利息である。上記に記載のとおり，被告製品の販売数量を見るに，同数の原告製品の増産販売において増加するものではない。
㉗為替差損
為替差損は，その文字どおり，原告が有する外貨建債権債務につき，為替相場の変動により自国通貨の受取額または支払額に生じる差損である。原告製品の増産販売に直接関連するものではなく控除費目ではない。
⑹よって，原告は，被告に対し，上記損害と弁護士費用の合計２４８１万３４００円，及びうち９２０万円については訴状による催告の日の翌日から，うち１５６１万３４００円については訴えの変更申立書による催告の日の翌日から，民法所定の遅延損害金の支払を求める。
【被告の主張】
⑴被告製品の譲渡数量
平成２７年８月１４日から平成２８年７月末までの間の被告製品の卸売数が合計３３６５個であることは争わない。


被告は，平成２７年１２月，平成２８年１月に直営店において被告製品を販売したり，同年２月２３日時点においてウェブサイトにおいて通信販売を行ったりしたことはない。なお，ピエリ守山内の「ビューティーコスメ」という店舗を被告が経営していたことは認め，イオンモール常滑内の「クローバー」という店舗を被告が経営していたことは否認する。
⑵「販売することができないとする事情」について
ア被告の営業努力
原告は，原告製品を，原告の店舗，インターネット上における通信販売ウェブサイト，大手通販会社，百貨店，大手家電量販店，大手オンラインモール及びエステサロンにおいて販売している。
他方，被告は，以前からの取引先に対して被告製品の取扱いを促し，卸売りを行った。被告の卸販売先はいずれも原告製品を取り扱っておらず，中には原告に対し原告製品の納品を依頼したが断られたため被告製品の納品を開始した卸販売先もある。
イ被告製品と原告製品の性能
原告製品の大きな特徴は，製品に備わった太陽光パネルから発生する微弱電流がローラを介して人体に影響を与えるという点にある。消費者は，原告製品の上記特徴に鑑み，高額である原告製品を購入している。他方，被告製品は微弱電流を発することはなく，その効果を期待する消費者が被告製品を選択することはない。
ウ市場の非同一性
原告製品は，上記アのような場所においていずれも高額な原告の他製品と共に展示販売されている。そして，原告製品の販売価格は，基本的に３万３０００円である。他方，被告製品は，低額販売で著名な量販店「ドン・キホーテ」や零細生活雑貨店において，分野の異なる他社製品と共に販売されている。そして，被告製品の販売価格は，基本的に３９８０円である。
以上のとおり，原告製品と被告製品とは，市場の同一性が認められない。
エまとめ
したがって，上記各事情により，原告には，被告製品の譲渡数量の一部を販売することができない事情が存在し，その割合は，被告が現に販売した個数の９割以上に相当する。
⑶控除すべき費用
原告製品は，原告における主力商品の一つであるから，原告製品の製造・販売に当たり一切関係のない経費を除き，原告が負担する全ての経費（上記原告主張欄の①ないし㉗）に原告の売上全体に対する原告製品の売上比率を乗じた額が，費用として原告製品の売上高から控除されるべきである。
第４当裁判所の判断
１本件発明１の意義
本件発明１の技術的構成は，前記第２の１⑷及び⑸の各ア記載のとおりであるが，本件明細書１によれば，その意義は次のとおりであると認められる。⑴本件発明は，美しい肌を実現するためのマッサージ用のローラが設けられた美容器に関するものである（【０００１】）。
⑵従来技術としては，本体上に３個のステンレス球が等間隔をおいた状態で，ボール支えを介して回転可能に支持されている構成や，ハンドルの先端に２個の球体状のローラが，先広がり状の一対の軸線を中心に回転可能に支持されている構成があった（【０００２】ないし【０００４】）。
これらの従来の美容器においては，各ステンレス球は肌を押圧したり肌の上を転がったりするだけであるため，有効なマッサージ効果を得ることは難しい，あるいは肌の摘み上げはローラが一方向に回転するときにしか得られないため，肌を押圧するマッサージ効果と肌を摘まみ上げるマッサージ効果とを同時に得ようとすると，美容器を小まめに往復動させる必要があって取り扱いが面倒であるという問題があった（【０００５】，【０００６】）。
⑶本件発明１は，本体を一方向に移動させるのみで，肌を押圧するマッサージ効果と肌を摘まみ上げるマッサージ効果とを同時に得ることができる美容器を提供することを目的とするものである（【０００７】）。
本件発明１は，各ローラを肌に押し当てた状態で，本体を隣接する一対のローラの配列方向と交差する方向に沿って一方向及び他方向に移動させると，各ローラが先広がり傾斜状に延びる軸線の周りで回転される。このとき，先行する隣接状態のローラにおいては，移動方向の前方側に向かって広がるように交差した軸線を中心にして回転されるため，肌を押圧するようなマッサージ効果が得られる。これに対して，後行する隣接状態のローラにおいては，移動方向の後方側に向かって広がるように交差した軸線を中心にして内向きに回転されるため，両ローラ間で肌を摘まみ上げるようなマッサージ効果が得られる。これによって，本体を往復動させることなく一方向に移動させるのみの操作で，肌に対する押圧と摘まみ上げとの異なったマッサージ効果を同時に得ることができる（【０００９】，【００１０】）。
２本件発明２の意義
本件発明２は本件発明１の分割出願であり，その意義は上記１の本件発明１の意義と共通する。
３争点⑴（被告製品は本件発明１の技術的範囲に属するか）について
⑴構成要件Ｂについて
本件発明１の構成要件Ｂは，「これら４本の支持軸の先端部に回転可能に支持されたマッサージ用の４個のローラと，を備え」というものであるが，被告は，被告製品のローリング部の形状が洋ナシ状の形状であること，及び被告製品のローリング部は支持軸の先端部以外の部分で回転可能に支持されていることを主張して，被告製品は構成要件Ｂを充足しないと主張する。
⑵ローラの形状について
ア被告製品の構成
乙１３によれば，被告製品のローリング部は，先端部がやや平たく扁平で，根本部が先端部よりも狭いという洋ナシ状の形状をしていることが認められる。
イ本件明細書１の記載
（発明を実施するための形態として）「図２及び図８に示すように，前記各支持軸１３ないし１６の先端部には，それぞれマッサージ用のローラ１７，１８，１９，２０が軸受４０を介して回転可能に支持されている。各ローラ１７ないし２０の回転の中心となる自身の軸線１０１は，支持軸１３ないし１６の軸線１００と一致している。各ローラ１７ないし２０は，合成樹脂により全体としてほぼ球体状となるように形成されている。」（【００１３】）


（変更例として）「図１１ないし１４に示すように，ローラ１７ないし２０の形状を変更すること。図１１ではローラ１７ないし２０が球形に形成され，図１２では楕円球形あるいはラグビーボール形状に形成され，図１３では両端を半球状にした円筒状に形成され，図１４では一端側を半球状にしたバルーン形状に形成されている。さらに，例えば，両端を切り落とした平面状にするとともに，外周面が円筒面を有する筒形状，すなわちドラム状あるいは樽状にしたり，多角形の筒形状（１０角筒，１２角筒等）にしたりすること。なお，前記のようにバルーン形状に形成された場合は，曲率の大きな先端側の部分で肌を摘まみ上げ，曲率の小さな部分で摘まみ上げ状態を保持できるため，摘まみ上げ効果を向上させることができる。」（【００３９】）
「ローラ１７ないし２０の表面の小平面１７１，１８１，１９１，２０１の形状を変更すること。例えば，図１１のように四角形にしたり，図１２のように細長形状にしたり，図１４のように円形状にしたりしてもよい。」（【００４０】）
ウ検討
「ローラ」の字義的な意味は「円筒形のもの」であることが認められるが（乙１５），上記明細書の記載によれば本件発明１における「ローラ」は，使用者がこれを肌に押し当てて回転させたときに肌を押圧したり摘み上げたりするためのものであり，これらの動作が可能な形状であれば特定の形状に限定されないと解するのが相当である。上記【００３９】の記載は，変更可能なローラの形状の例を挙げ，これらの形状を図１１ないし１４において示すものであって，変更可能なローラの形状をここに記載したものに限定する趣旨ではないと解される。乙１３及び弁論の全趣旨によれば，被告製品のローリング部は，洋ナシ状の形状であっても，ユーザがこれを肌に押し当てたときに回転して肌を押圧したり摘み上げたりすることができる形状であると認められるから，本件発明１のローラに当たると解するのが相当である。
⑶ローラの支持形態について
ア被告製品の構成
乙１３によれば，被告製品のローリング部は，「ローリング部材（洋ナシ状のローリング部の先端部分であって，支持軸等他の部材と分離したものをいう。以下同じ。）」，「支持軸」，「軸受」，「ｅリング」，「円筒状リング」及び「円筒部材」によって構成されており，支持軸とローリング部材を一体とするためには，支持軸の根元から約４分の３の部分にある「ｅリング用溝」まで軸受を貫通させ，軸受から露出したｅリング用溝にｅリングを取り付け，軸受の根元部分に円筒状リングを貫通させて抜け止めを防止し，軸受の周囲に円筒部材を貫通させた上，ローリング部材に，円筒部材及び円筒状リングをしまりばめで挿入し，接着剤により固定するという方法で，ローリング部が，支持軸に回転可能に支持されていることが認められる。
すなわち，被告製品において，ローリング部は，支持軸の先端より手前にある軸受け及び円筒部材を介して支持軸に回転可能に設置されてはいるものの，支持軸の先端自体は，ローリング部の内周面には接していないことになる。
イ明細書の記載等
本件明細書１
本件明細書１には，前記【０００９】及び【００１３】のとおりの記載があり，これによると，本件発明１における４個のローラは，各ローラを肌に押し当てた状態で，本体を，隣接する一対のローラの配列方向と交差する方向に沿って前後に移動させたときに，各ローラが先広がり傾斜状に延びる軸線（支持軸の延長線）の周りで回転することにより，肌を押圧したり摘み上げたりする効果を生じるものである。
出願経過
原告は，本件特許１の出願に際し，平成２７年６月３０日付けの拒絶理由通知書に対し，同年７月１４日付けで意見書及び手続補正書を提出し，本件発明１の特許請求の範囲及び明細書を補正するとともに，上記意見書において以下のとおり述べた（甲９の１，２）。
（意見の主旨として）「本願発明の美容器は，先端部に回転可能にローラを支持した４本の支持軸が，一方向からの側面投影において二対が先広がり傾斜状であるとともに，９０度異なる他方からの側面投影において他の組み合わせの二対が先広がり傾斜状に延びています。
これによって，この美容器は，第１方向及び第２方向のどちらの方向に沿って移動させても，その移動の際に，先行する隣接状態の一対のローラが先広がり傾斜状に延びた２本の支持軸の先端部で回転するため肌を押圧することができ，後行する隣接状態の一対のローラが先広がり傾斜状に延びた２本の支持軸の先端部で回転するため肌を摘み上げることができます。」
（補正の意義として）「ローラが支持軸の先端部に回転可能に支持されていること，及び４本の支持軸が延びている状態を明確にしました。」（引用文献１（特開２０１２－１８３１７１）との対比として）「引用文献１に開示された美容器は，移動方向に直行する回転軸を中心に回転するローラ５が設けられています。このため，この美容器は一方向のみに沿って移動することしかできません。」
ウ検討
上記イによれば，原告が構成要件Ｂに「４本の支持軸の先端部に回転可能に支持された」との表現を用いた趣旨は，上記引用文献１との相違点として，本件発明１が，隣接する一対のローラの配列方向と交差する方向及び同一対のローラの配列方向と交差して隣接する一対のローラの配列方向と交差する方向のいずれに沿って移動させても，先行する一対のローラが支持軸の先端部で回転するものであるとの技術思想を明らかにしたと解するのが相当であり，原告が，本件訂正請求により構成要件Ｄを追加して，支持軸がローラを貫通しないことを明確にしたのは，上記解釈を明確にする趣旨と解することができる。
以上を前提とすると，構成要件Ｂの「支持軸の先端部に回転可能に支持された」とは，各ローラが支持軸の先端部を覆う形で支持軸に回転可能に取り付けられている状況を示すものである。
被告は，本件明細書１の図８に示されるような，ローラの内周面に凹部が設けられ，当該凹部に軸受を介して支持軸が挿入されるなど，支持軸の先端部分がローラの内周面に接し，この部分でローラが支持されることが必要である旨主張するが，そのように限定して解釈すべき理由はない。
そうすると，前記アの被告製品の構成は，構成要件Ｂの「支持軸の先端部分に回転可能に支持された」を充足するというべきである。
⑷まとめ
被告製品は，本件発明１の構成要件Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｆ，Ｇの「ローラ」を充足し，同Ｂの「支持軸の先端部分に回転可能に支持された」を充足し，構成要件のその余の部分の充足については争いがないから，被告製品は，本件発明１の技術的範囲に属するものと認められる。