(2)同２７頁２２行目の「面接を」を「所属長が面接を」と，   同２３行目の「これに準ずる者」を「定年退職者に準ずる者」と，同２４行目の「都教委において」を「都教委による」と，それぞれ改める。
(3)同２９頁１５行目の「前記第２の」から同１７行目の「   ということがある。）」までを「再任用教育職員の配置に関する方針と同様の方針」と改め，同１８行目の「（甲１０）」を削る。
(4)同４３頁３行目の「そして」から同１１行目までを削る。(5)同４７頁２１行目の「５０周年の記念誌は意味がないとか，」を削り，同２３行目の「乙１３」を「乙１２」と改める。
２当審における控訴人の主張について
(1)控訴人は，原審が被控訴人において再任用期間満了後も任用が継続すると期待することに無理からぬ事情があるとして挙げる事実（前記第２の５(1)中の①ないし④）は，いずれも，被控訴人に対して任用予定期間満了後も任用を続けることを確約ないし保障するなどといった，任期満了後も任用が継続されるものとの期待を抱いても無理からぬような積極的な行為からはおよそ程遠いものばかりであり，上記のような控訴人による積極的な行為が存在しない本件では，任用継続を期待することが無理からぬ事情はなく（保護に値する期待権はない。），国賠法に基づく賠償を認める余地はないのであって，原審の判断は，前記最高裁平成６年７月１４日第一小法廷判決が示した要件についての解釈・適用を誤った違法がある旨主張する。しかし，被控訴人が求めた再任用は，控訴人における公立学校の職員の再任用制度に基づくものであるところ，同制度は，公的年金におけるいわゆる満額年金の支給開始年齢の引上げに合わせて，公的部門における再任用の機会を設定し，高齢職員に雇用機会を提供するという考えに基づき導入されたものであり，その合格者は，平成２１年度から平成２３年度まで，毎年，数百人規模の申込者が９２～９６％の合格率で合格しており，その選考に試験は実施されず，被控訴人のように再任用の更新の申込みをした者については，所属における勤務実績を重視した簡素な手続による選考が実施されているばかりでなく，現に，被控訴人においても，定年後，平成２２年度，平成２３年度といずれも再任用され，しかも，再任用の更新は，再任用期間における勤務実績が良好である場合に行うことができるとされているところ，被控訴人の再任用期間の業績評価は，総合評価はいずれもＢ（良好）であったもので，その結果の一部は再任用期間開始までに被控訴人に開示されていたなど，原審の挙げる事情の下においては，再任用の更新の申込みをした被控訴人において，再任用期間満了後も雇用が継続されると期待することが無理からぬ事情があったものというべきことは，原判決の説示するとおりである。前記最高裁平成６年７月１４日第一小法廷判決は，期限付任用に係る非常勤の国家公務員である日々雇用職員についての判断であり，本件とは事案を異にするものである。
控訴人は，控訴人が年金との接続に配慮した高齢者の雇用確保を図ったのは平成２５年度選考からであり，また，雇用と年金の接続は無年金期間が生ずることにどのように対処すべきかといった観点からの政策議論であり，このような議論が存することは，定年退職に引き続いて年金を受給することのできた平成２４年度以前の再任用選考においては，むしろ再任用への期待を保護すべきような事情がなかったことを裏付ける旨主張する。しかし，平成１３年の再任用制度の導入に際しても，「新再任用制度は，基本的には，定年退職者を６５歳まで継続雇用するための制度である。」（甲４），あるいは，再任用制度の導入は，「いわゆる「満額年金」の支給開始年齢の引上げに合わせて６０歳台前半を「雇用と年金の連携」により支える」という問題に対処するため，「公的部門における再任用の機会を設定し，高齢職員に雇用機会を提供する。という基本的考えに基づ」くものである（甲３）として説明されていたものであり，雇用と年金との連携を図りつつ６０歳台前半の者の雇用機会を保障することが目的であることは控訴人指摘の改正前の再任用制度においても同様である上，本件においては，単に制度の性格・内容のみならず，被控訴人に対するこれまでの再任用の実績やその間における被控訴人に開示された成績等の事情をも考慮すれば，被控訴人において任期満了後も任用が継続されるものとの期待を抱いても無理からぬ事情があったものというべきである（なお，任用期間を１年として更新することにしたのは，「高齢職員の勤務意欲・能力は変化が大きいことから，任期を１年とし，任期満了時点において，任命権者が勤務実績やその者の健康状態等を判断し，働く意欲と能力があり，適当と認める」（甲４）かどうか判断できるようにしたものであって，被控訴人には上記のような変化は認められず，任用が継続されるとの期待を抱いたことは合理的である。）。
(2)控訴人は，ｂ校長による評定の根拠となる事実（分掌希望調査，海外修学旅行，５０周年記念行事，公募制人事，業務・服務監察，ストライキ）についての原審の認定，評価には重大な誤りがあり，本件推薦書及び本件面接評定票において，ｂ校長らがいずれもＣ評定とした根拠とするところの事実認識には，何ら事実誤認はなく，その評価が著しく合理性，社会的相当性を欠くものではないことは明らかであると主張する。また，これらは再任用選考に必要とされる面接を踏まえて作成されたものであるにもかかわらず，本件推薦書及び本件面接評定票に依拠してされた本件再任用不合格が著しく合理性，社会的相当性を欠くものとし，都教委には裁量権の範囲の逸脱，濫用があるとした原審の判断は，事実を誤認し，誤った事実評価をするものである旨主張する。
しかし，以下のとおり，いずれも採用できない。
ア分掌希望調査について
控訴人は，都立学校においては，教員らによって人事委員会などが学校経営の責任者である校長の意思とは全く無関係に組織され，校長による意思決定を阻害してきたという経緯があり，これを改善する取り組みが進められてきたことに鑑みると，教員らが行った分掌希望調査を管理職に提出するという行為自体が，校長の人事権，ひいては学校運営そのものに重大かつ不当な影響をもたらすものとなるという学校現場の実態があり，原審の判断はこのような実体を軽視したものである旨主張する。しかし，平成２３年度のａ高校においては，分掌希望調査の内容を職員会議で公表したり，決定したりするといった事象はなく，分掌希望調査の結果を受け取るか否か等についても校長の判断に委ねられていたものであることからすれば，控訴人主張のような経緯があることを踏まえても，分掌希望調査とその結果の管理職への提出行為自体が，校長の人事権を実質的に侵害するものとはいえないことは原判決の説示するとおりである。
イ海外修学旅行について


控訴人は，原審は，平成２３年９月１日の職員会議において海外修学旅行の決定には至らず，また，被控訴人の行為は職員会議を３，４回開催しても異論が出ている状況下で校長の意思決定を円滑にするための打開策として提案したものであるとするが，事実誤認であり，一度はその実施が決定されていたにもかかわらず，被控訴人自身が，海外修学旅行の実施に否定的な意見を述べ，アンケート調査を提案する発言をし，校長による意思決定を妨害し，やむを得ずアンケートを実施せざるを得ない状況を招いて海外修学旅行の決定をいたずらに遅らせ，円滑な校務運営への支障を生じさせたものである旨，被控訴人の行為が，校長による円滑な意思決定を妨げるものであったことは，被控訴人が，全教職員に対するアンケート調査という方法を提案したことからも明らかである旨主張する。しかし，前記の職員会議において，被控訴人が海外修学旅行に反対する意思を明示したことを認めるに足りる証拠はない。また，同会議においては，被控訴人より前に，他の教員から，会議で発言しない教員の意見を徴集してほしいとの発言がされていたものであり，さらにその後，実施学年からも同様の意見が出され，被控訴人はこれらの発言の後にアンケート調査の必要性がある旨の発言をしたものであることからしても，被控訴人の発言が，校長による円滑な意思決定を妨げる目的でされたものとも，現にこれを妨げたものということもできないのであって，被控訴人の行為がｂ校長の校務についての意思決定を侵害したとは認められないことは原判決の説示するとおりである。
ウ５０周年記念行事について
控訴人は，５０周年式典の記念誌について，被控訴人が「提出しても都教委が修正したりするので意味が無い」旨の発言をしており，被控訴人は，行事そのものの性格付けや，記念誌に対する都教委の在り方に疑問を抱いており，企画調整会議での検討の上決定された５０周年式典に関する方針について異議を唱えることで，いたずらに校務の運営を阻害していたものである旨主張する。
被控訴人が，５０周年記念誌に関し，都教委から後に修正されることに言及してその意義を問題視する趣旨の発言をしたことは被控訴人の原審における供述によっても認め得るところであるから，原判決を前記のとおり訂正した（なお，アンケートをとるべき旨の発言をしたとの事実を認めるに足りる的確な証拠がない   ことは原判決の説示するとおりである。）。
しかし，上記の発言がされたことをもっていたずらに校務の運営を阻害したものということはできない。むしろ，５０周年記念行事に関する被控訴人の発言の主旨はその日程に対する懸念にあったもので，上記の発言はその中でされたものであるところ，その懸念は不相当なものではなく，職員会議は，校長が所属の教職員の意見を聴取するための補助機関であることや，被控訴人は，ｂ校長から仮想予定表の提示等を受けた後は特に異論を述べなかったことなど，原審の認定する事情の下においては，被控訴人がした発言が，校長の校務についての権限や，企画調整会議を中心とした学校運営を阻害するものとは評価できないことは原判決の説示するとおりであり，このことは，５０周年記念誌についての上記のような発言があったとしても同様である。
エ公募制人事について
控訴人は，平成２３年１０月１２日の職員会議において，被控訴人が公募制人事の対象者を職員会議で報告すべきであった旨の発言をしているが，公募状況を明らかにすれば，誰が他校への転校を希望しているかが明らかになる可能性が高く，個人のプライバシーに係るものであるほか，都立高校においてどの教科で他校から教員を公募するかは学校運営の総合的な見地に基づいて校長が判断する事項であるところ，上記の公募内容は，教員らが使用するパソコン端末で容易に知ることができる情報であり，このような事項について，校長から教員に対して直接説明することを要求するという行為は，校長の公募についての決定そのものに影響を与えようとする言動といわざるを得ず，管理職の人事に関する決定に影響を及ぼすことを目的としてされたものに他ならない旨主張する。
しかし，被控訴人が控訴人主張のような公募制人事の対象者等を明らかにすることを求める発言をしたことを認めるに足りる的確な証拠がないことは原判決の説示するとおりである。また，機械科の公募状況を明らかにしたとしても，特に，これを機械科の主幹教諭及び主任教諭にあらかじめ伝えたからといって，個人の異動の希望の有無等が直ちに判明するとはいえず，また，プライバシーを侵害するものといえないことは原判決の説示するとおりであり（控訴人自身，都立高校においてどの教科で他校から教員を公募するかについては教員らが使用するパソコン末端で容易に知ることができる情報であるとしている。），被控訴人の発言が個人のプライバシーに係るものと理解したとするｂの認識（乙１２）は前提を誤るものである。また，公募状況について教員がパソコン末端で容易に知り得るとしても，その旨指摘すれば足りることであるが，これをしたとの事実は認められず，それにもかかわらず，上記の発言をしたことのみをもって，これが，校長の公募についての決定そのものに影響を与えようとする言動であると評価することはできない。
オ業務・服務監察について
控訴人は，教職員の立替払について，「立替払を認めてくれなかったら生徒会活動や学校行事ができない。」との被控訴人の発言について，原審は，指導に基づく具体的な対処の方法を管理職に問うものであり，一概に学校運営を阻害するものとはいえないとするが，誤りであって，生徒会費の取扱手続は都教委作成の学校徴収金等事務手引を参照すれば明らかであり，それにもかかわらず，上記のような発言をすることは，業務・服務監察の指摘やこれに対する改善案に従うことに反対する意見を述べるものに他ならない旨主張する。
証拠（乙２６）によれば，平成２３年３月改訂に係る都教委作成の「学校徴収金等事務手引」において，生徒総会における予算承認前は生徒会予算を執行することが原則としてできないが，校長が総会前の支出が必要であると認める経費については，必要性に関する意思決定を経た上で支出し，生徒総会で承認を得るものとされ，立替払いによって執行すべきではない旨定められている。したがって，被控訴人がした発言は，少なくとも上記の時点においては，取扱いが定められていた事項について対処方法がないかのように捉えるものであって，その意味でも，被控訴人の発言が業務・服務監察の指導に対する批判的表現を伴うものともいい得るものであるが，その主旨は，指導に基づく具体的な対処の方法を管理職に問うものにすぎないことは原判決の説示するとおりであり，上記のような取扱いが定められていたのであれば，その旨指摘，教示すれば足りることであって（むしろ，管理職としては具体的にこれを指摘してその周知徹底を図るべきものである。），上記の発言をしたことのみをもって，被控訴人の発言が学校運営を阻害するものということはできない。
カストライキについて


平成２６年３月２６日判決言渡
平成２５年(行ケ)第１０１７２号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年３月１２日
判                決
原            告        株式会社ＪＫスクラロースジャパン訴訟代理人弁護士        小笠    原      耕      司
松      野              英
片      倉      秀      次
田      村      有加    吏
弁理士        稲      葉      良      幸
小      林      綾      子
赤      堀      龍      吾
被            告        三栄源エフ・エフ・アイ株式会社訴訟代理人弁護士        田      中      千      博
溝      内      伸治    郎
小      林      幸      夫
坂      田      洋      一
弁理士        三      枝      英      二
中      野      睦      子
宮      川      直      之
主                文
特許庁が無効２０１２－８０００７６号事件について平成２５年５月１６日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた判決
主文同旨
第２事案の概要
本件は，特許無効不成立審決の取消訴訟である。争点は，①訂正要件違反，②明確性要件違反，③実施可能要件違反，④サポート要件違反，⑤進歩性の欠如，⑥手続違背（特許法１５３条２項違反）である。
１特許庁における手続の経緯
被告は，発明の名称を「渋味のマスキング方法」とする特許第３９３８９６８号（本件特許。出願日：平成９年３月１７日，登録日：平成１９年４月６日）の特許権者である（甲３６）。
原告は，平成２４年５月１０日，本件特許について無効審判を請求した（無効２０１２－８０００７６号，甲３８）。
被告は，平成２４年７月３１日，同月３０日付け訂正請求書（甲３７の１，２）により訂正請求をした（本件訂正）。
特許庁は，平成２５年５月１６日，本件訂正を認めた上で，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同月２４日，原告に送達された。
２本件発明の要旨
(1)訂正前発明
本件訂正前の本件発明（訂正前発明）の要旨は，本件特許公報（甲３６）の特許請求の範囲の請求項１に記載された，下記のとおりである。「【請求項１】茶，紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料に，スクラロースを，該飲料の０．００１２～０．００３重量％用いることを特徴とする渋味のマスキング方法。」
(2)訂正発明
本件訂正後の本件発明（訂正発明）の要旨は，本件訂正請求書（甲３７の１）に添付した訂正明細書（甲３７の２）の特許請求の範囲の請求項１に記載された，下記のとおりである（下線部が訂正箇所）。
「【請求項１】茶，紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料に，スクラロースを，該飲料の０．００１２～０．００３重量％の範囲であって，甘味を呈さない量用いることを特徴とする渋味のマスキング方法。」
３審判で主張された無効理由
審判で原告が主張した無効理由は，以下のとおりである。
(1)訂正前発明について
訂正前発明は，特許法２９条２項の規定に違反してなされたものであり，同法３６条４項及び６項１号に規定された要件を満たしていない。
(2)本件訂正について
本件訂正は，特許法１３４条の２第１項３号の要件に適合せず，同条５項で準用する同法１２６条３項ないし５項の規定にも適合しないので，認められるものではない。
(3)無効理由１（進歩性の欠如）
本件訂正が仮に認められるとしても，訂正発明は，甲１～７に記載の発明に基づいて，その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。
(4)無効理由２（実施可能要件違反）
本件訂正が仮に認められるとしても，訂正発明には，実施可能要件違反があり，特許法３６条４項に規定された要件を満たしていない。
(5)無効理由３（サポート要件違反）
本件訂正が仮に認められるとしても，訂正発明には，サポート要件違反があり，特許法３６条６項１号に規定された要件を満たしていない。
(6)無効理由４（明確性要件違反）
本件訂正に伴い本件発明に追加された「甘味を呈さない量」という記載は，不明確であり，特許法３６条６項２号に規定された要件を満たしていない。
４審決の理由の要点
審決は，本件訂正について，特許法１３４条の２第１項１号又は３号に掲げる事項を目的とし，かつ，同条５項の規定によって準用する同法１２６条３項及び４項の規定に適合すると判断し，これを認めた上で，原告主張の無効理由１～４について，いずれも理由がないと判断した。
審決が無効理由１の判断に当たり認定した，甲１（「月刊フードケミカル    １０」，（株）食品化学新聞社，昭和６０年１０月１日発行，表紙，４０～４７頁，１２７頁）記載の発明（甲１発明），訂正発明と甲１発明との一致点及び相違点は，以下のとおりである。
(1)甲１発明
「タンニン酸の渋味を有する紅茶飲料に，ソーマチンを添加することによる渋味のマスキング方法。」
(2)訂正発明と甲１発明との一致点及び相違点
ア一致点
「紅茶の渋味を呈する飲料に，甘味剤を用いる渋味のマスキング方法」
イ相違点
甘味剤について，訂正発明では，「スクラロースを，該飲料の０．００１２～０．００３重量％の範囲であって，甘味を呈さない量」用いるのに対し，甲１発明では，
「ソーマチン」である点
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（本件訂正を認めた判断の誤り）
(1)訂正事項１が適法であるとの認定の誤り


ア特許請求の範囲の減縮を目的とするとの認定の誤り審決は，訂正事項１について，「『甘味を呈さない量』で，『該飲料の０．００１２～０．００３重量％』の範囲を減縮したものと解するのが相当である。」と判断し，甲２５（審判乙１４）をその判断の根拠とした。しかし，甲２５記載の実験は，被告が本件特許の願書に添付した明細書（本件明細書）に記載されたものではなく，本件特許の出願よりも後の平成２５年１月２２日～２月８日に行われた，いわゆる「後出し」の実験結果に該当し，参酌すべきではない。本件発明の特定するスクラロースの重量％の範囲でも甘味を呈さない場合があり得るか否かは，本件明細書に記載の実施例１～４自体で明らかにすべきであるから，そのことが記載されていない実施例１～４に基づけば，本件発明の特定するスクラロースの重量％の範囲でも甘味を呈さない場合があり得るか否かは不明と判断すべきである。
また，本件発明は，渋味のマスキング方法に関するものであるから，本件発明の特定するスクラロースの重量％（０．００１２～０．００３重量％）の範囲でも甘味を呈さない場合があり得るだけでは，訂正事項１が特許請求の範囲の減縮に該当すると認めるには不十分であり，そのようなスクラロースの重量％の範囲にあって甘味を呈さない場合に，渋味をマスキングできる範囲が存在しなければ，結局，渋味のマスキング方法ではなくなり，発明の範囲が存在しなくなるので，特許請求の範囲の限定的減縮を目的とするものではない。この点，甲２５は，被告が内部で行った実験の報告書で，客観性はなく，また，再現性があるのか不明であり，甲２５の実験結果を根拠にして，本件発明の特定するスクラロースの重量％であって甘味を呈さない場合に，渋味をマスキングできる範囲が存在するとは判断できない。甲２５に示された試験について，原告が第三者機関に依頼して追試を行った試験報告書（甲４８～５０）によれば，訂正発明の特定するスクラロースの重量％の範囲であって甘味を呈さない場合で，渋味をマスキングできる範囲は確認できなかった。そうすると，訂正事項１を「『甘味を呈さない量』で，『該飲料の０．００１２～０．００３重量％』の範囲を減縮したものと解するのが相当である」とした審決は誤りであり，訂正事項１は特許請求の範囲の減縮を目的としたものではない。イ願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内とする認定の誤り審決は，「この訂正事項１は，願書に最初に添付した明細書（図面の添付は無い，以下同様）に記載した事項の範囲内においてするものであ」ると判断した。訂正事項１では，訂正事項１の要件である甘味を呈さない量のスクラロースに加えて，スクラロース以外の高甘味度甘味剤を飲料に添加した結果，飲料が甘味を呈した場合であっても，訂正発明に包含されることになる。しかし，本件明細書の段落【００１４】には，スクラロースに加えて，スクラロース以外の高甘味度甘味剤を飲料に添加する場合は，それらの合計量が甘味閾値以下となる量であることが明記されている。一方，本件明細書の他の部分において，甘味を呈さない量のスクラロースに加えて，スクラロース以外の高甘味度甘味剤を飲料に添加した結果，飲料が甘味を呈した場合は記載されていない。したがって，訂正事項１の要件を備える結果，訂正発明は，本件明細書の記載を超えた範囲をも包含することになるので，訂正事項１は，願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてするものではなく，その点において審決の判断は誤りである。
(2)訂正の可否の判断について
上記(1)アのとおり，審決は，訂正事項１を特許請求の範囲の減縮を目的とした訂正であると認めた点で誤りがある。
そして，訂正事項１は，特許法１３４条の２第１項の２号～４号に掲げる事項を目的としたものとも認められず，上記(1)イのとおり，願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてするものではない。
したがって，訂正事項１は，少なくとも，特許法１３４条の２第１項，及び同条９項において準用する同法１２６条５項の規定に適合しないから，適法な訂正とは認められない。
２取消事由２（明確性要件に関する判断の誤り）
(1)「甘味閾値」の測定方法について
審決は，「甘味閾値」は極限法により求められるものであり，濃度の薄い方から濃い方に試験し（上昇系列），次に濃度の濃い方から薄い方に試験し（下降系列），平均値を用いて測定するのが一般的であると認められることから，訂正明細書に具体的測定方法が定義されていなくとも，本件特許の出願時の技術常識を勘案すると不明確であるとまで断言することはできないと判断した。しかし，審決が，甘味閾値の測定方法として極限法（上昇系列及び下降系列）が一般的であるとした根拠となる文献のうち，甲２５の測定データは単に被告従業者が内部で実験を行ったデータにすぎず，口頭審理調書の内容も被告の主張にすぎないから，これらを根拠にするのは失当である。また，甲２６（審判乙１５）と同じ文献である甲５１及び甲５２には，極限法以外に，調整法及び恒常刺激法（恒常法）も記載されており，甲５３には，甘味などの基本的な味覚の刺激閾値の測定方法には，順位法による刺激テスト，調整法，極限法，１対比較法などが報告されていること，並びに，同文献の実験ではＰｆａｆｆｍａｎｎらの１点識別法により行ったことが記載されているから，極限法が一般的であるとする根拠は在しない。甘味閾値は，極限法と恒常刺激法との間で，互いに異なる値になる可能性が高く，より正確な甘味閾値を求めようとするのであれば，極限法よりも恒常刺激法を用いるのが技術常識だといえる。
したがって，甘味閾値の測定方法として極限法（上昇系列及び下降系列）が一般的であるとは認められない。
(2)「甘味閾値」の数値が変動することについて
審決は，「請求人は，甘味を感じるか否かは個々人の主観的判断によるところが大きいことや，同一人であっても年齢や体調によって変化することが知られていること，そして，訂正明細書段落【００１３】において記載されているように，製品中の渋味の種類や強弱，他の味覚，製品の保存，使用温度などの条件により変動するのであるから，著しく不明確であるとも主張する（弁駁書６頁１２～２５行）。しかし，一般に，官能試験は，適切な多数のパネラーを用いて行うのが技術常識と言えるところ，それによって主観的な判断や個人差による差を極力抑えることが行われていることに鑑みると，前記請求人の主張は到底採用できるものではない。」と判断した。


しかし，審決の上記判断は，甲２５の実験結果と甲４８等の実験結果との対比に基づけば，誤っている。すなわち，甲４８における実験は，甲２５の追試であるにもかかわらず，各飲料とも，甘味閾値が甲２５におけるものとは全く異なる結果となっており，結局，適切な多数のパネラーによって主観的な判断や個人差による差を極力抑えたとしても，渋味を呈する飲料において甘味閾値の数値は変動してしまう。
また，甲８及び甲１０によると，スクラロースの水溶液における甘味閾値は０．０００６重量％となっているが，甲５４には，甲８及び甲１０と同じく，極限法によりスクラロースの水溶液における甘味閾値を測定した結果，その甘味閾値は０．０００３８ｗ／ｖ％であることが記載され，０．０００３８重量％であると認められる。つまり，渋味や酸味等の甘味以外の呈味を有しない水に対してスクラロースを添加した水溶液でさえ，適切な多数のパネラーによって主観的な判断や個人差による差を極力抑えたとしても，１．５倍以上の差異が生じるのである。そうすると，甘味以外の渋味等の他の呈味をも有する飲料について，甘味閾値を測定した場合，１．５倍以上の差異が生じることは十分あり得る。
同じ渋味を呈する飲料においても，甘味閾値は容易に変動するものと認められるから，その甘味閾値に基づいて決定される甘味を呈さない量を構成要件として含む訂正発明は不明確であり，審決の上記判断は誤りである。(3)スクラロースの濃度「０．００１２～０．００３重量％」は渋味を抑えつつも「甘味を呈さない量」となり得るとした判断の誤りについて甲２５の実験の追試として第三者機関が行った試験の報告書である甲４８によると，甲２５での結果とは異なり，実施例１～４におけるスクラロースの濃度に相当する濃度では，甘味を呈さない量ではなく，甘味を呈する量になるから，特定の飲料（茶，紅茶及びコーヒー）において，スクラロースの濃度「０．００１２～０．００３重量％」の範囲内において，渋味を抑えつつも「甘味を呈さない量」となり得るとの審決の判断は誤りである。
審決は，「畢竟するに，スクラロースの濃度である『０．００１２～０．００３重量％』において，特定の飲料が甘味を呈する場合があっても，甘味を呈さない場合があれば良い」と判断したが，本件発明の代表例である実施例１～４に準拠した試験においてさえ，スクラロースの濃度は甘味を呈する量であったのだから，渋味を呈する飲料において，どの程度の量であれば「甘味を呈さない量」で渋味をマスキングできるのか，不明確である。
３取消事由３（実施可能要件に関する判断の誤り）(1)訂正が適法であることを根拠にした判断の誤り審決は，「訂正により，スクラロースの量は，『飲料の０．００１２～０．００３重量％の範囲であって，甘味を呈さない量用いること』と訂正されているから，『甘味の閾値は必ずしも絶対値としては表せない』との主張は，『甘味を呈さない量』であることが限定されたことにより解消している。」と判断した。しかし，審決の上記判断は，本件訂正が適法なものであるとの前提の上でなされたものである。取消事由１について述べたとおり，本件訂正は適法なものではないから，それを前提にした審決の上記判断は誤りである。(2)実施例１～４及び甲２５に依拠した実施可能との判断の誤り仮に本件訂正が適法なものだとし，訂正明細書の他の部分にスクラロースの濃度が甘味を呈さない量で用いることが記載されているとしても，実施例１～４における渋味を呈する飲料については，甘味を呈さない量で用いられていることが記載されていないのであるから，実施例１～４において甘味を呈さない量でスクラロースを用いているとは認められない。
また，甲２５はいわゆる「後出し」の実験結果に該当し，実施例１～４の追試にもなっていないのであるから，実施可能要件に適合するか否かの判断の際に参酌すべきではない。
さらに，被告は，甲４４において，甲２５で用いた原材料が実施例１～４で用いたものと異なることを認め，甲４６において，甲２５で用いた原材料が実施例１～４で用いたものと類似するという根拠を主張するが，いずれも認められず，結局，甲２５の実験は，実施例１～４に準拠したものとはいえない。しかも，甲２５の実験の追試である第三者機関による甲４８の試験結果によると，甲２５とは異なり，甘味を呈する量であろうとなかろうと，渋味のマスキング効果は認められなかった。そうすると，渋味を呈する飲料において，甘味を呈さない量であって，かつ，渋味をマスキングできるスクラロース量の範囲は存在しないか，仮に存在したとしても狭い範囲であるため，甘味を呈さない量のスクラロースを用いて渋味をマスキングすることは困難であり，過度の試行錯誤が要求されるものである。
(3)甘味を呈さない量の測定方法について
審決は，「甘味を呈さない量」を極限法により求めることは技術常識と認めたが，甘味閾値の測定方法として極限法（上昇系列及び下降系列）が一般的であるとは認められないから，審決の判断は誤りである。
(4)甘味を呈さない量は不明確ではないとの認定の誤りについて審決は，「『飲料の０．００１２～０．００３重量％』の濃度のいずれかにおいて，『甘味を呈さない量』があり得ることは審判乙１４により釈明されているし，甘味閾値を極限法で決定できると認められることから，『甘味を呈さない量』は不明確であるとは認められない。」と判断した。
しかし，甲４８の試験において，飲料の０．００１２～０．００３重量％のスクラロース濃度は甘味を呈する量であったし，紅茶飲料では甘味を呈さない量ではあったものの，渋味をマスキングしないものであった。
したがって，審決の上記判断は誤りである。
(5)実施例１～４の飲料は甘味を呈さないとした判断の誤り審決は，「実施例１～４においてスクラロースの配合量が甘味を呈さない量であるか否かの明示的記載はなくとも，出願当初から『甘味閾値以下の量で用いること』が意図されていたものであること，及び審判乙１４において，飲料の種類が実施例１～４のものと同一であるとは言えず必ずしも実施例１～４の追試であるとは言えないものの，飲料の配合量，他の成分並びにそれらの配合量を実施例１～４と揃えた実験であって，矛盾するものではないことに鑑みれば，実施例１～４が訂正発明の実施例ではないと断ずることはできない。」と判断した。しかし，訂正明細書には，実施例１～４における渋味を呈する飲料について甘味を呈さない量で用いられていることが記載されていないのであるから，実施例１～４において甘味を呈さない量でスクラロースを用いているとはいえない。また，甲４８の試験結果によると，甲２５とは異なり，甘味を呈する量であろうとなかろうと，渋味のマスキング効果は認められなかった。したがって，実施例１～４は訂正発明の実施例とは認められない。


仮に，実施例１～４において，甘味を呈さない量のスクラロース濃度であって，渋味をマスキングできていたのであれば，それに準拠したとされる甲２５の実験の追試である甲４８の試験においても甘味を呈さない量のスクラロース濃度で渋味をマスキングできたはずであるのに，甲４８では甘味を呈さない量のスクラロース濃度で渋味をマスキングできなかった。このことに鑑みると，明細書に記載されていない何らかの要因が影響を及ぼしていたため，そのような結果になったと考えるのが合理的である。ところが，そのような要因は訂正明細書に全く記載されていないのであるから，当業者は，その要因を探し出さなければならず，訂正発明の渋味マスキング方法を実施するために過度の試行錯誤を要する。(6)他の高甘味度甘味剤を含む場合の実施可能要件について本件訂正によれば，訂正事項１の要件である甘味を呈さない量のスクラロースに加えて，スクラロース以外の高甘味度甘味剤を飲料に添加した結果，飲料が甘味を呈した場合であっても，訂正発明に包含されることになる。しかし，本件明細書の段落【００１４】には，「２種以上の混合物の場合には，合計の量で甘味閾値以下となる量」と記載され，スクラロースに加えて，スクラロース以外の高甘味度甘味剤を飲料に添加する場合は，それらの合計量が甘味閾値以下となる量であることが明記されている。一方，本件明細書の他の部分において，甘味を呈さない量のスクラロースに加えて，スクラロース以外の高甘味度甘味剤を飲料に添加した結果，飲料が甘味を呈した場合は記載されておらず，具体例も記載されていない。
そうすると，訂正発明に係る飲料がスクラロース以外の高甘味度甘味剤を含む場合であって，飲料が甘味を呈した場合に，訂正発明を実施するには過度な試行錯誤を要すると認められる。したがって，過度な試行錯誤を要しないとした審決の判断は誤りである。
４取消事由４（サポート要件に関する判断の誤り）(1)本件訂正が適法であることを根拠にした判断の誤り審決は，「訂正により，スクラロースの量は，『飲料の０．００１２～０．００３重量％の範囲であって，甘味を呈さない量用いること』と訂正されているから，『甘味の閾値は必ずしも絶対値としては表せない』との主張は，『甘味を呈さない量』であることが限定されたことにより解消している。」と判断した。しかし，審決の上記判断は，本件訂正が適法なものであるとの前提の上でなされたものである。取消事由１について述べたとおり，本件訂正は適法なものではないから，それを前提にした審決の上記判断は誤りである。当業者が本件明細書の記載内容及び出願時の技術常識を考慮しても，スクラロース量が０．００１２～０．００３重量％の全範囲にわたって，製品の物性に影響を及ぼすことなく過剰な渋味をマスキングできることが認識できないから，請求項に係る発明の範囲まで，発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない。
(2)訂正発明がサポート要件に適合したとする判断の誤りア仮に，訂正が適法なものであったとしても，どのような渋味を呈する飲料が，その飲料にスクラロースを下限である０．００１２重量％程度用いた場合に甘味を呈さないで渋味をマスキングできるのか不明であるし，どのような渋味を呈する飲料が，その飲料にスクラロースを上限である０．００３重量％程度用いた場合に甘味を呈さないで渋味をマスキングできるのか不明である。また，甲２５は，いわゆる「後出し」の実験結果に該当し，実施例１～４の追試にもなっていないのであるから，サポート要件に適合するか否かの判断の際に，参酌すべきではない。
さらに，たとえ実施例１～４では甘味を呈さないで渋味をマスキングできていたとしても，その実施例１～４に準拠したとされる甲２５の実験の追試である甲４８では，いずれの飲料も，甘味を呈さないで渋味をマスキングすることはできなかったのであるから，実施例１～４以外のどのような渋味を呈する飲料であれば，０．００１２重量％程度又は０．００３重量％程度で渋味をマスキングできるのか不明である。
よって，当業者が訂正明細書の記載内容及び出願時の技術常識を考慮しても，スクラロース量が０．００１２～０．００３重量％の全範囲にわたって，甘味を呈することなく過剰な渋味をマスキングできることは認識できないから，請求項に係る発明の範囲まで，発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない。
イ審決は，「当業者が出願時の技術常識に照らし，『飲料の０．００１２～０．００３重量％の範囲であって，甘味を呈さない量用いること』により，渋味のマスキングが可能であるとの訂正発明の課題を解決できると認識できるものであり，特許を受けようとする発明は発明の詳細な説明に記載したものであると言う他ない。」と判断した。
しかし，実施例においては，スクラロース濃度が甘味を呈さない量であることは記載されていないので，「飲料の０．００１２～０．００３重量％の範囲であって，甘味を呈さない量」のスクラロースを用いれば，実際に渋味を低減できることは，訂正明細書に記載されているとはいえない。実際，甲４８の試験においても，甘味を呈さない量で渋味をマスキングすることは実現されなかった。また，たとえ実施例１～４において，たまたま甘味を呈さない量で渋味をマスキングできていたとしても，そもそも，訂正発明において，０．００１２～０．００３重量％というスクラロースの濃度範囲以外の構成要件，すなわち，茶，紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料に，スクラロースを甘味を呈さない量用いる渋味のマスキング方法であることは，単に達成すべき解決課題を特定するものにすぎず，「甘味を呈さない量」は達成すべき結果を特定しているだけであり，「甘味を呈さない」ためのスクラロースの濃度を特定しているわけではない。スクラロースの濃度が０．００１２～０．００３重量％の範囲であっても甘味を呈さないで渋味をマスキングできない範囲が存在するということは，スクラロースの濃度が０．００１２～０．００３重量％である以外に，課題を解決するための何らかの条件が存在するはずである。ところが，そのような条件に関する限定は，訂正発明ではされていない。そうすると，当業者が出願時の技術常識を考慮しても，実施例１～４以外の訂正発明に含まれる他の部分については，発明の詳細な説明に記載されたものとは認められない。
(3)他の高甘味度甘味剤を含む場合のサポート要件について訂正後の請求項１では，訂正事項１の要件である甘味を呈さない量のスクラロースに加えて，スクラロース以外の高甘味度甘味剤を飲料に添加した結果，飲料が甘味を呈した場合であっても，訂正発明に包含されることになる。しかし，本件明細書の段落【００１４】には，スクラロースに加えて，スクラロース以外の高甘味度甘味剤を飲料に添加する場合は，それらの合計量が甘味閾値以下となる量であることが明記されている。一方，本件明細書のその余の部分において，甘味を呈さない量のスクラロースに加えて，スクラロース以外の高甘味度甘味剤を飲料に添加した結果，飲料が甘味を呈した場合は記載されておらず，具体例も記載されていない。


そうすると，訂正後の本件特許において，出願時の技術常識に照らしても，請求項に係る発明の範囲まで，発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない。したがって，サポート要件に適合するとした審決の判断は誤りである。
５取消事由５（進歩性判断の誤り）
(1)一致点及び相違点の認定の誤り
審決は，訂正発明と甲１発明とを対比した上で，「両発明は，『紅茶の渋味を呈する飲料に，甘味剤を用いる渋味のマスキング方法』で一致」すると認定した。しかし，審決は，相違点の認定の際に，「甲１発明の『ソーマチン』は，甘味剤といえることから，訂正発明の「スクラロース」とは，いずれも「甘味剤」で共通する。なお，本願明細書段落【００１２】で記載のように，両者が高甘味度甘味剤であることも知られている。」と認定したのであるから，訂正発明と甲１発明との一致点は，「紅茶の渋味を呈する飲料に，高甘味度甘味剤を用いる渋味のマスキング方法」とすべきである。
(2)相違点の判断の誤り
ア審決の判断は，ソーマチン製剤である「ネオサンマルクＤ」がソーマチンを多く含む製剤であることを前提にしていると推測される。ところが，「ネオサンマルクＤ」は現在市販されていないようであるが，同じ「ネオサンマルク」の商標で現在市販されているソーマチン製剤である「ネオサンマルクＡＧ」のソーマチン濃度は，甲５９によると０．１５質量％と低いものであると認められることから，ネオサンマルクＤにおけるソーマチン濃度も低いものと考えるのが自然である。
そして，甲１の記載において，「ネオサンマルクＤ」の飲食時の使用量である０．１～０．２％は，甘味を呈さない量である蓋然性が高いと考えられる。さらに，甲１の図５における最初の測定点は，甘味を呈さない量（甘味閾値以下）での渋味マスキング効果を示すものにほかならない。このようにネオサンマルクＤが甘味閾値以下で渋味マスキング効果を示すことは，甲５７に記載されているように，周知の事項であったと認められる。
また，たとえ図５における最初の測定点であるネオサンマルクＤの添加量０．０５％が甘味閾値を超える量であったとしても，０と０．０５％のプロットの間に曲線が外挿されているのであるから，当業者がこの図５を見れば，０から０．０５％の間であっても渋味が減少すると解するのが自然である。よって，審決の「甲１において，ソーマチンを甘味閾値以下の量で渋味と共存させた飲料についてまで明確に言及した記載がないことを勘案し，『共存しない場合にも』との前提は，甘味を呈する場合の共存を意図するものと理解でき，ソーマチンの甘味閾値以下の量でタンニンと共存した水溶液である場合にまで説明していると理解することはできない。」との認定は誤りであり，審決の「甲１の記載からは，…（中略）…ソーマチンの甘味閾値を超えない量によって紅茶飲料の渋無が低減できるとまでの開示はないと言う他ない。」との判断も誤りである。イまた，審決は，甲２２（審判乙１１）のデータを参照して，ソーマチンとスクラロース，アスパルテーム及びエリスリトールの作用が異なる可能性も推認できるとし，甲２２も，進歩性有無の判断材料としている。しかし，甲２２は，本件特許の出願時よりも遙か後である平成２４年１０月１１日に実験がなされ作成された実験報告書であるから，この甲２２に基づいて，本件特許の出願時にソーマチンとスクラロース，アスパルテーム及びエリスリトールの作用が異なることを推認できたとは認められず，そのような推認を進歩性有無の判断材料にすることも認められない。
ウ審決は，甲６及び甲７の記載に基づいて，紅茶飲料にスクラロースを添加することは容易になし得ると判断している。しかし，甲５５にも，紅茶飲料にシュクラロースを添加することが記載されており，紅茶飲料にスクラロースを添加することは容易になし得るというよりも，周知の事項であると認められる。また，審決は，甲４に，高甘味度甘味剤であるステビア抽出物を用いることにより，渋味が緩和されていることが記載されていることを認めているにもかかわらず，その渋味を呈する飲料が，甲１に記載の紅茶とは異なる低カロリー飲料であることを根拠に，「甲１発明と組み合わせる動機付けはない」と判断し，甲３に，高甘味度甘味剤として知られているグリチルレチンモノグルクロナイドを甘味検知閾値以下の濃度で用いることにより，渋味が緩和されていることが記載されていることを認めているにもかかわらず，その渋味を呈する飲料が，甲１に記載の紅茶とは異なるオレンジネクターであることを根拠に，「甲１発明と組み合わせる動機付けはない」と判断している。
しかし，甲３及び甲４の記載によれば，高甘味度甘味剤であるソーマチン，ステビア抽出物及びグリチルレチンモノグルクロナイドで，渋味を呈する製品の渋味をマスキングする例は広く知られており，高甘味度甘味剤であるグリチルレチンモノグルクロナイドを「甘味検知閾値以下」の濃度で用いて渋味をマスキングすることも知られているから，当業者が，他の高甘味度甘味剤についても甘味閾値以下で渋味マスキング作用の可能性を考えることは当然といえる。そうすると，高甘味度甘味剤として紅茶飲料に用いることが当業者において周知であったスクラロースについて，ソーマチンによるマスキング効果が知られていた紅茶飲料等に甘味閾値以下の量で添加することにより，当該紅茶飲料の渋味がマスキングできると考えて，その作用効果を改めて確認しようとすることは，当業者が容易に想到することができたというべきである。
さらに，甲２では，高甘味度甘味剤ではない糖アルコールまでも，甘味閾値以下の量で渋味のマスキング効果があることが記載されており，この点は審決も認めるところである。
そうすると，高甘味度甘味剤ではない糖アルコールでさえ，甘味閾値以下の量で渋味のマスキング効果が認められるのであるから，ソーマチンと同じく高甘味度甘味剤であるスクラロースについて甘味閾値以下の量で渋味のマスキング効果が認められると期待するのは当然であり，その期待を確認しようとすることは容易に想到することができたというべきである。
甲５８によれば，訂正発明についても，各種甘味料の中でも高甘味度甘味料として知られているソーマチン，ステビア抽出物及びグリチルレチンモノグルクロナイドで，渋味をマスキングする例が知られていたのであるから，当業者が，他の高甘味度甘味剤についても渋味マスキング作用の可能性を認識し，高甘味度甘味剤として当業者において周知であったスクラロースについても，これを渋味を呈する製品に添加することにより，当該製品の渋味がマスキングできると考えて，その作用効果を確認しようとすることは容易に想到することができたというべきであり，動機付けは十分に存在するといえる。


エまた，審決は，甲２の「渋味を抑制するための甘味成分として，糖アルコール以外の成分，例えば蔗糖，異性化糖，ぶどう糖を用いても，上記の効果は得られない」との記載を引用し，糖アルコールのみが渋味を抑えるのに有効とされていることと，糖アルコールは，甘味剤ではあるがソーマチンやスクラロースなどの高甘味度甘味剤ではないこととを根拠にして，「この糖アルコールの一例をもってして，甲１発明におけるソーマチンをスクラロースに換え，甘味を呈さない量で用い，渋味を低減する方法にまで容易に想い至るということはできない。」と判断した。
しかし，審決が引用した甲２の記載は，甲２の【０００８】における一まとまりの記載の一部のみを抜き出したもので，その記載全体から明らかなとおり，糖アルコール以外の成分では得られない効果とは，単に渋味を抑制することだけを指しているのではなく，苦味の抑制や香気を保つことや全体としての風味等も包含するものである。そして，「渋味を抑制するための甘味成分として，糖アルコール以外の成分，例えば蔗糖，異性化糖，ぶどう糖を用いても，上記の効果は得られない。」という記載は，蔗糖，異性化糖，ぶどう糖が渋味を抑制するための甘味成分であることを前提にしたものであって，それらは渋味を抑制する甘味成分ではあるが「上記の効果は得られない」，ということを意味しているのである。したがって，審決は甲２に記載の「上記の効果」の内容を誤って解釈したといわざるを得ない。オ甘味を呈さない量のスクラロースを用いて紅茶飲料のマスキング効果を確認する際に，実際にマスキング効果が認められる程度にそのスクラロース量を適宜調整して，０．００１２～０．００３重量％とすることは単なる設計事項にすぎず，そこに格別顕著な効果や阻害要因は認められない。したがって，「スクラロースが紅茶飲料などに添加されるものであることが公知であり（甲６，７），スクラロースがソーマチンやステビア抽出物，グリチルレチンモノグルクロナドと同様に高甘味度甘味剤であるとしても，甲２～５の記載を勘案したところで，甲１におけるソーマチンの代わりにスクラロースを採用し同様な作用効果を奏する予測することはできず，飲料に対し０．００１２～０．００３重量％で甘味を呈さない量を飲料に添加して渋味をマスキングできると予測することはできない。」との審決の判断は誤りである。
６取消事由６（手続違背－特許法１５３条２項違反）審判の審理経過によれば，審判合議体は，甲４２（通知書）において，本件特許を無効にすべきとの暫定的な心証を持っており，その根拠の一つとして，実施例１～４において，スクラロースを甘味を呈しない量用いたか否かが不明である点を挙げていたところ，それに対して被告が提出した甲４４（被告口頭審理陳述要領書）によって，その点が明らかにされていなかったため，その後の口頭審理において，甲２５の各飲料の飲料原材料が，訂正明細書の実施例１～４の飲料原材料とどの程度類似するのかについての釈明を求めたのである。このことから，審判合議体は，少なくとも，その後に提出された甲４６の被告上申書の内容を踏まえて審理を行うまでは，本件特許を無効にすべきとの一応の心証を持っていたと認められ，原告（請求人）も審判合議体がそのような心証を持っているものと認識していた。しかし，審判合議体が審決の予告をすることなく，審理終結通知を送付したことから，審判合議体は，甲４６の被告上申書の内容を踏まえて審理を行った結果，本件特許を無効にすべきとの心証を覆し，無効審判の請求を棄却すべきとの心証を持ったものと解される。
すなわち，審判合議体は，審理終結通知と同日付けで甲４６の被告上申書の副本を原告に突然送付し，その被告上申書に対して原告に十分な時間を与えて反論する機会を与えることなく，審決をなした。審判合議体は，原審の審理において，途中まで本件特許を無効にすべきとの心証を持ち，かつ，その心証を開示していたのであるから，心証を覆す根拠となった被告上申書における釈明の内容は，特許法１５３条第２項に規定する「当事者が申し立てない理由」にほかならない。したがって，審判合議体は，同条同項の規定に基づいて，心証を覆すことにより不利益を被る原告に対して，心証を覆す根拠となる被告上申書を送付すると共に，十分な時間を与えて意見を申し立てる機会を与えるべきであった。そのような機会を原告に与えないままなされた審決は，明らかに同条同項に違反する違法なものである。
第４被告の反論
１取消事由１（本件訂正を認めた判断の誤り）に対して(1)訂正事項１は特許請求の範囲の減縮を目的とするものであること訂正発明は，訂正前発明の「該飲料の０．００１２～０．００３重量％の範囲」という濃度範囲の条件に加えて，さらに，「甘味を呈さない量」というより厳しい制約を課すものであって，形式上特許請求の範囲を減縮するものであることは明らかである。
しかも，本件明細書段落【００１３】には，渋味を有する一般的な飲料である紅茶について，その甘味の閾値が熱湯による抽出時間によって，０．０００９重量％又は０．００４重量％であることが記載されている。本件の訂正事項における「該飲料の０．００１２～０．００３重量％の範囲」という濃度範囲は，明らかにシュクラロースの甘味の閾値０．００４重量％よりも小さい濃度範囲を指定しているのであって，本件明細書の上記記載その他に接した当業者であれば，訂正事項１で指定された当該範囲に，「甘味を呈さない量」，すなわち，閾値以下の濃度範囲が含まれると理解することは明らかである。
また，本件明細書段落【００１３】には，「本願における甘味の閾値以下の量とは，甘味を呈さない範囲の量であればよい。また，高甘味度甘味剤の種類に拘わらず，最少量は甘味閾値の１／１００以上の量で用いることが好ましい」と記載され，段落【００１５】には「通常より少ない量の高甘味度甘味剤を用いて，本発明は簡便に過剰な渋味を減少又は緩和し，味覚の改善を図ることができる。」と記載されており，これらの記載に接した当業者であれば，訂正事項１で指定された当該閾値以下の濃度範囲のシュクラロースを添加することで，渋味マスキング効果が得られることがあると理解することも明らかである。


したがって，当該訂正事項は実質的にも特許請求の範囲を拡張するものでもない。原告は，甲４８を提出して，独自の追試により，訂正事項１が指定する濃度範囲で甘味を呈さない量シュクラロースを用いても渋味をマスキングすることはできない旨を主張するが，甲４８の緑茶に関する試験については，抽出時間によって渋味が変化するにもかかわらず，抽出時間が記載されておらず，信用に値しない。また，マスキング効果の有無について，パネリスト８名のうち，８名全員が同じ試料を選択した場合においてのみ，両試料間に有意水準１パーセント及び５％で有意差がある（両側検定）として，マスキング効果を認めるとの評価を行っており，検体添加区（すなわちシュクラロースを添加したもの）のほうが渋味が弱い，と感じるパネリストが８人中７人又は６人存在しても，有意差はない，すなわちマスキング効果は認められない，との結論を導いている。
しかし，このような試験結果の評価は恣意的であり，このような試験のみから，マスキング効果はないとの結論を導くことは誤りである。請求項１に示されたシュクラロースの濃度範囲に，甘味の閾値以下の範囲を含み，これが渋味のマスキング効果を有することは，本件明細書段落【００１３】～【００１５】の記載や実施例１～実施例４及びこれに準拠して行った甲２５の実験報告書によって十分裏付けられている。
したがって，これを前提に本件訂正の違法をいう主張にも理由がない。(2)訂正事項１は明細書に記載した事項の範囲内のものであること訂正事項１の「（シュクラロースを）甘味を呈さない量用いる」との発明特定事項は，本件明細書の段落【００１３】～【００１５】や実施例１～実施例４の記載事項の範囲内であって，原告の主張するような違法はない。原告の主張は，請求項１に記載された発明の技術的範囲に関する独自の解釈に基づいたものであって，理由がない。
(3)訂正の可否の判断について
原告は，甲４８～甲５０の実験結果を根拠に，当該濃度範囲において「甘味を発現しないとは到底いえない」と結論付けるが，「０．００１２～０．００３重量％」という小さな濃度範囲における甘味閾値を問題としているのに，パネリスト間のバラつきが大きすぎ，パネリストが，このような試験に堪え得るほど十分な訓練を受けていなかった可能性も高い。
さらに，下降系列において，検体添加なしのゼロカウント（すなわち，甘味剤の添加量がゼロでようやく被験者が甘味を感じないと判定した。）が出ているのは，試験を高濃度から開始しており，十分な洗浄を行わずに次の試験を行ったため，前の試験の甘味が口に残って，その甘味が口の中に残留したため，正確な結果が得られなかった可能性が高い。
甲４８には，前提となる十分な実験条件の記載もなく，また，その実施の方法，結果の評価も到底妥当とはいえないから，このような実験のみをもって，甘味閾値の値を算定することは誤りである。
以上のとおり，甲４８～甲５０のみに依拠して，「０．００１２～０．００３重量％」の範囲のスクラロースが飲料において甘味を発現しないとはいえないと結論付けることはできない。
本件明細書の段落【００１３】～【００１５】には，紅茶飲料の具体的な抽出条件とともに甘味閾値の値を明示し，紅茶等の飲料において，甘味の閾値の１００分の１以上の量という，閾値よりも大幅に少ない量を添加することによって，「通常より少ない量の高甘味度甘味剤を用いて，本発明は簡便に過剰な渋味を減少又は緩和し，味覚の改善を図ることができる」，すなわち，渋味マスキング方法について記載しており，これを裏付ける実施例１～実施例４の記載や，甲２５の実験結果も存在するのであるから，本件訂正は，出願当初の明細書の記載の範囲内でなされたものであって違法はない。
２取消事由２（明確性要件に関する判断の誤り）に対して(1)原告の主張は，①甘味閾値の測定方法として極限法が一般的であるとはいえない，②同じ渋味を呈する飲料においても，甘味閾値は容易に変動する，③どの程度の量であれば「甘味を呈さない量」で渋味をマスキングできるのか不明確であるなどの点である。
(2)①の点について，まず，原告自身が提出した甲５１～甲５３はいずれもこの分野の基本的な事項を記載した文献や研究論文であるが，「極限法」は閾値を求める方法として，その詳細な実施方法とともにいずれの文献にも記載されている。すなわち，「極限法」は，明らかに，この分野の当業者において閾値を求める方法として常識となっている一般的な方法であり，かつ，その詳細な実施方法も確立されている。
「甘味閾値」は，このように一般的で確立した試験方法である「極限法」によって測定できるものであるから，訂正発明に不明確な点は存在しない。「甘味閾値」の決定には，ほかにも試験方法が知られているが，それらが存在するからといって「甘味閾値」の存在が否定されたり不明確になるものではない。極限法でも恒常刺激法でも，試験の原理上，同等の結果が得られることは明白である。ある物理量を求めるために，原理の異なる複数の方法が存在することは，科学常識といえるが，複数の方法が存在するがゆえに，物理量の値が不明確になるなどということはない。
また，測定には常に誤差が伴い，また各条件に応じて適した測定方法が異なるということも常識といえるが，このような事情があるからといって，これによって測定される物理量の値が不明確であるなどということもない。「極限法が一般的であるとは到底認められない」との原告の主張は誤りであり，また，そのことと「甘味閾値」の明確性は無関係である。(3)②の点について，原告は甲２５とこれを追試した甲４８の結果が異なることなどを根拠に，「同じ渋味を呈する飲料においても，甘味閾値は容易に変動する」などと主張するが，「同じ渋味を呈する飲料」という前提が満たされていない。甲４８には，緑茶の抽出時間さえ記載されていないが，抽出時間が異なれば渋味も異なることは技術常識であるから，原告の主張は，その前提から成り立っていない。また，原告は自ら実施した試験（甲４８）や，一例の文献の記載（甲５４）のみに基づいて，「甘味閾値は容易に変動する」と結論付けているが，前提となる溶媒が同一であることが検証されておらず，各々の試験の実施の適切性や実験誤差についても適切に評価されていない。


原告は，実験の前提条件の問題や実験誤差の問題を主張しているにすぎない。「甘味閾値」は，「甘味を感じる濃度と甘みを感じない濃度との境目の濃度」として，当業者にとってはその意義は明確であり，かつ，その試験方法も一般的で確立されたものが存在するのであるから，その点につき不明確な点は存在しない。(4)③の点について，原告は，甲４８に依拠して「０．００１２～０．００３重量％」の濃度範囲には，甘味閾値以下の領域が含まれないと主張する。原告が依拠する甲４８には，上昇系列ないし下降系列を形成する際の濃度の刻み間隔については記載すらなく，適切な間隔に設定されていたのか不明であるほか，下降系列において，濃度がゼロとなるまで，甘味を感じない，あるいは，わからないと回答しないようなパネリストが被験者として適切であるとはいい難い。甲４８は試験としての適切性を備えないものであり，これのみに依拠して「「０．００１２～０．００３重量％」の濃度範囲には，甘味閾値以下の領域が含まれない」と結論付けることは誤りである。
原告は，「実施例１～４に準拠した試験においてさえ，スクラロースの濃度は甘味を呈する量であったのだから，渋味を呈する飲料において，どの程度の量であれば『甘味を呈さない量』で渋味をマスキングできるのか，不明確である」と主張するが，その主張の依拠する甲４８の実施方法が不適切なのであって，原告の主張はその前提において成り立っていない。
訂正発明は，「０．００１２～０．００３重量％」という濃度範囲の条件と，「甘味を呈さない量」，すなわち，閾値以下の量という条件によって，マスキング効果があるシュクラロースの添加量を明確に定義しているのであるから，原告の主張するような不明確な点は存在しない。
３取消事由３（実施可能要件に関する判断の誤り）に対して訂正発明を実施するためには，「茶，紅茶及びコーヒーから選択される飲料」に，「０．００１２～０．００３重量％」かつ「甘味を呈さない量」，すなわち，閾値以下の量という条件を満たすシュクラロースを添加すればよいというだけであって，発明を実施する態様は簡明である。
甘味の閾値以下か否かについても，極限法などの当業者には常識といえる一般化した確立された試験方法が存在し，容易に判別できるので，実施に当たって困難な点は存在しない。
そして，このようなシュクラロースを添加すると渋味マスキング効果が得られることは，当業者であれば，本件明細書段落【００１３】～【００１５】の記載や実施例１～実施例４の記載により容易に理解することができる。よって，本件特許に実施可能要件違反はないので，これに反する原告の主張にも理由がない。
原告は，甘味閾値の測定方法として極限法は一般的でないとか，甘味閾値が極限法以外でも決定される数値であるなどと縷々主張するが，これが実施可能要件となぜ関連するのか不明である。
４取消事由４（サポート要件に関する判断の誤り）に対して訂正発明には「茶，紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料に，スクラロースを，該飲料の０．００１２～０．００３重量％の範囲であって，甘味を呈さない量用いることを特徴とする渋味のマスキング方法」と記載されている。一方，本件明細書段落【００１３】～【００１５】には，紅茶の甘味閾値が抽出条件によっても異なるが「０．０００９重量％」や「０．００４重量％」であること，「本願における甘味の閾値以下の量とは，甘味を呈さない範囲の量であればよい。・・・最小量は甘味の閾値の１／１００以上の量で用いることが好ましい。」こと，「渋味を呈する製品」に対する方法であること（【００１４】），「以上のような方法で通常より少ない量の高甘味度甘味剤を用いて，本発明は簡便に過剰な渋味を減少又は緩和し，味覚の改善を図ることができる」こと（【００１５】），そのほか，段落【００１８】以下の実施例１～４において，ウーロン茶・緑茶飲料・紅茶飲料・ブラックコーヒーに対するマスキング効果があったことが記載されており，また，当該実施例におけるスクラロースの添加量は，本件明細書の記載全体から，スクラロースを甘味の閾値以下の量用いているものと理解できる。以上のとおり，訂正発明は，明らかに発明の詳細な説明に記載された範囲内のものであって，原告の主張には理由がない。「実施例においては，スクラロース濃度が甘味を呈さない量であることは記載されていない。」との原告の主張は誤りである。
上記明細書の実施例の記載に関する理解が正しいことは，甲２５の追試によっても確かめられている。甲２５は，本件特許の出願後の資料ではあるが，上記のとおり，本件明細書の記載全体から，実施例１～実施例４がスクラロースの甘味閾値以下の量用いることを前提とした実施例であると明らかに理解できるものであり，出願当初の明細書の記載を追加したり補うものではないから，当該証拠を参照することにつき，原告の主張するような違法な点はない。
また，原告は，「スクラロースの濃度が０．００１２～０．００３重量％である以外に，課題を解決するための何らかの条件が存在するはずである。ところが，そのような条件に関する限定は，訂正発明ではされていない。・・・実施例１～実施例４以外の訂正発明に含まれる他の部分については，発明の詳細な説明に記載されたものとは認められない」と主張するが，「課題を解決するための何らかの条件」は，「甘味を呈さない量」用いるという条件が特許請求の範囲に明記されているし，本件明細書の段落【００１３】～【００１５】の記載などによれば，明らかに，訂正発明は実施例１～実施例４に限定されるものではなく（段落【００１６】），他の部分も含むことが理解できるから，原告の主張には理由がない。
５取消事由５（進歩性判断の誤り）に対して
(1)相違点認定について
審決は，甲１について，ソーマチンの甘味閾値を超えない範囲の量によって紅茶飲料の渋味が低減できるとまでの開示はないと認定したが，原告は，①ネオサンマルクＤの飲食時の使用量として甲１に開示されている０．１～０．２％や，甲１の図５における最初の測定点である０．０５％は甘味を呈さない量である蓋然性が，高い，②甲５７の記載を根拠に，ソーマチンの有する渋味などの不快味臭のマスキング効果は，本件特許の出願当時周知の事項であった，③当業者が甲１の図５をみれば，０％と０．０５％の間であっても渋味が減少すると解するのが自然である，などと主張して，この認定を争い，甘味閾値以下の領域においても渋味が低減できるとの開示がある旨を主張している。
しかし，①の点について，ネオサンマルクＤとネオサンマルクＡＧは異なる製品であり，それらのソーマチン濃度が同じであると解する理由はなく，原告の主張には根拠がなく誤りである。


②の点について，甲５７の記載のみから，渋味のマスキング効果がソーマチンないしネオサンマルクＤの甘味の閾値以下で得られることは周知とはいえない。ソーマチンは２００個前後のアミノ酸から成る分子量約２万２０００のタンパク質で，他の甘味料に比べ非常に大きな高分子であり，その化学構造・性質はシュクラロース（分子量３９７）とは全く異なる。また，ソーマチンの苦味マスキングなどの風味改善効果は，「甘味」によって引き起こされるものではなく，ソーマチンが，陽イオンに帯電したタンパク質であるため，舌に存在する苦味を受容する味細胞の表面に結合し，苦味物質が味細胞の表面と結合するのを防いでいるためにもたらされるものであると，一般に考えられている（甲２０）。よって，ソーマチンとスクラロースとでは，その分子構造やそれが渋味マスキング効果をもらす理由においても，共通する点がなく，ソーマチンに関する文献から，訂正発明に想到するような動機付けや示唆が得られることはありえない。
③の点について，甲１の図５について，確かに，最初の測定点であるネオサンマルクＤの添加量が０．０５％である点と，添加量０％であるグラフの原点との間の領域について曲線が外挿されているが，この領域については，渋味減少率の測定結果がなく，しかも，この領域のネオサンマルクＤの添加量は，甘味の閾値以下の領域を含むものであるのに，甲１の文献上，このように曲線を外挿してもよい科学的な根拠は示されておらず，これを補う技術常識も存在しないのであるから，当業者であっても，この領域において，外挿された曲線のように，渋味減少率が，ネオサンマルクＤの添加量とともに連続に変化し，とりわけ，甘味の閾値以下の領域においてもマスキング効果があると理解することはできない。すなわち，甲１の図５には，ネオサンマルクＤの添加量が０．０５％以下の領域，とりわけ甘味の閾値以下の領域において，渋味マスキング効果がある旨が記載されていると理解することはできない。よって，当業者がこの図５をみれば，０％と０．０５％の間であっても渋味が減少すると解するのが自然であるとの原告の主張は誤りである。以上のとおり，甲１には，ソーマチンの甘味閾値を超えない範囲の量によって紅茶飲料の渋味が低減できるとまでの開示はないとした審決の認定に誤りはなく，また，これを前提に，訂正発明と甲１に記載された発明との相違点を，「甘味剤について，訂正発明では，『スクラロースを，該飲料の０．０１２～０．００３重量％の範囲であって，甘味を呈さない量』用いるのに対し，甲１発明では『ソーマチン』である点」と認定している点に誤りはない。
(2)相違点判断について
ア甲６及び甲７の記載事項について
甲６や甲７には，紅茶飲料にスクラロースを添加することは記載されているが，添加する量が甘味を呈さない量であることや，その量で渋味を抑えることができることは，記載も示唆もされていない，との審決の認定に誤りはない。これらの証拠を参照しても，渋味マスキング効果を得るためにシュクラロースを加えるとか，ましてそのシュクラロースを甘味の閾値以下の量に抑えるとかいった動機付けを得ることは不可能である。原告は，証拠として甲５５を追加するが，動機付けが得られないことは同様である。
イ甲５の記載事項について
甲５は，甘味剤とは無関係な文献であるから，甲１発明や訂正発明との共通点はなく，これを参照したところで，訂正発明に至る動機付けは得られない。
ウ甲４及び甲３の記載事項について
甲４には，ステビア抽出物を用いることにより，無機電解質陽イオン基に基づく渋味が緩和されることが記載されており，対象とする飲料が低カロリースポーツドリンクなどの無機電解質成分と有機酸成分とを含有する低カロリー飲料であり，甲１発明の対象である紅茶や，訂正発明の対象である「茶，紅茶及びコーヒーから選択される飲料」とも全く異なっているし，用いるステビア抽出物が甘味の閾値以下であっても渋味を緩和できるのかについては記載も示唆もないから，甲１発明と組み合わせる動機付けがないとの審決の認定に誤りはない。甲３には，訂正発明が対象とする「コーヒー，紅茶」の渋味マスキング効果が記載されているものではなく，フレーバー改善を行えることが記載されているにすぎないから，これを甲１発明に組み合わせる動機付けはないとする審決の認定に誤りはない。
甲３には，実施例４として，オレンジネクター（天然果汁）の渋味マスキングの例が記載されているが，訂正発明が対象とする「茶，紅茶及びコーヒーから選択される渋味」は，タンニンに由来するものである一方，柑橘類による渋味はナリンギンやリモニンなどに由来するものであって，このように異なる渋味成分に由来する渋味を，甘味料が同様にマスキングできるという技術常識は存在しないから，甲３を甲１発明に組み合わせる動機付けはないとする審決の認定に誤りはない。渋味を呈する飲料といっても多種多様であり，甲３と甲４というわずか２例から，このように多種多様な渋味を呈する飲料について，一律に高甘味度甘味剤を用いることで渋味マスキング効果が得られるというような技術常識や周知事実が存在するとはいえず，これらがいずれも公開特許公報の記載であることからすると，各飲料と各甘味度甘味剤との組合せにおいて，渋味マスキング効果が得られるか否かは，当業者にとっても未知のものであると考えられていたと理解するほうが自然である。まして，甘味の閾値以下という少ない添加量で，渋味マスキング効果が得られることは，甲３中でわずかに指摘されているにすぎず，甲３の出願人において特異的に発見した事例として理解されるべきであり，これを一般化して，甲１発明に適用するような動機付けは存在しない。
よって，甲１発明にこれらの文献を組み合わせる動機付けは全くなく，甲１発明から，訂正発明に想到することもできず，これに反する原告の主張に理由はない。
エ甲２の記載事項について
甲２に記載されているのは，糖アルコールによる渋味の抑制であって，添加される甘味成分は，訂正発明が対象とするスクラロースなどの高甘味度甘味剤ではないので，前提が異なった発明といえる。しかも，糖や高甘味度甘味剤などが，一律に渋味をマスキングできるとする技術常識なども存在しない。甲２には，「渋味を抑制するための甘味成分として，糖アルコール以外の成分，例えば蔗糖，異性化糖，ぶどう糖を用いても上記の効果は得られない」（段落【０００８】）と記載されているのであり，甲２の方法は，糖アルコール以外の糖一般には適用できないことが明記されているから，甲１に甲２を適用して，ソーマチンを，他の高甘味度甘味剤であるスクラロースに置き換え，それを甘味の閾値以下にするというような動機付けが得られないことは明らかである。


原告は，「『渋味を抑制するための甘味成分として，糖アルコール以外の成分，例えば蔗糖，異性化糖，ぶどう糖を用いても，上記の効果は得られない。』という記載は，蔗糖，異性化糖，ぶどう糖が渋みを抑制するための甘味成分であることを前提にしたものであって，それらは渋味を抑制する甘味成分ではあるが『上記の効果は得られない』ということを意味しているのである」と主張するが，「上記の効果」が指すものは「過度の苦味，渋味が適度な範囲に抑制され，かつ甘味は適度に抑えられ，また，それぞれに独特な爽やかな香気を保ち，全体として風味がよく，幅広い層の嗜好に適するようにした」効果のことで，「過度の・・・渋味が適度な範囲に抑制され」ることも含んでいるから，審決の甲２に関する認定に誤りはない。６取消事由６（手続違背－特許法１５３条２項違反）に対して本件審判手続に，特許法１５３条２項に違反する違法はない。被告上申書は，当事者である被告（審判被請求人）が提出した書面であり，しかも，単に審判体に求められて甲２５の実験条件について釈明した書面にすぎず，これが，「当事者が申し立てない理由」に該当すると解すべき理由はない。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（本件訂正を認めた判断の誤り）について
(1)訂正の適否について
訂正前の本件明細書の段落【０００８】及び【０００９】には，「本願の発明者らは，製品の物性などに影響を及ぼさないで，かつ渋味自体を改善することができる方法について種々の検討を行った。その結果，高甘味度甘味剤が，甘味の閾値以下の量で意外にも過剰な渋味を減少又は緩和させ，さらに総合的な味を何ら損なうことがないことを見い出し，本発明を完成するに至ったのである。この発明によれば，渋味を呈する製品に，スクラロースを甘味の閾値以下の量であって，該甘味の閾値の１／１００以上の量で用いることを特徴とする渋味のマスキング方法が提供される。」と記載され，本件明細書の段落【００１３】には「本願における甘味の閾値以下の量とは，甘味を呈さない範囲の量であればよい。」と記載されていることから，本件訂正前の本件明細書には，高甘味度甘味剤であるスクラロースを，甘味の閾値以下の量，すなわち，甘味を呈さない量で使用することにより，渋味を減少又は緩和させる発明に関して記載されていると認められる。また，本件明細書の段落【００１３】には，飲料製品中の渋味の種類や強弱，塩味あるいは苦味などの他の味覚又は飲料製品の保存あるいは使用温度などの条件により，甘味閾値は変動するものであり，紅茶を３分間又は１０分間抽出した液を試料としたとき，スクラロースの甘味の閾値は前者では０．０００９重量％，後者では０．００４重量％となることが記載されていることから，スクラロースが「０．００１２～０．００３重量％」含まれている場合であっても，紅茶等の飲料の各組成に応じて，甘味を呈する場合と呈さない場合があり得ることが理解できる。そうすると，「０．００１２～０．００３重量％」という範囲に，「甘味を呈さない量」という条件を付加する本件訂正は，新たな技術的事項を導入するものではなく願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてするものであり，また，「０．００１２～０．００３重量％」という範囲に「甘味を呈する量」が含まれている場合には，それを除外した数値範囲とすることから，特許請求の範囲の減縮を目的とするものであることは明らかである。
そして，本件訂正は，実質的に特許請求の範囲を変更又は拡張するものでもない。なお，本件明細書の段落【００１３】において，紅茶を３分間抽出した場合には，スクラロースの甘味の閾値は０．０００９重量％であるから，「０．００１２～０．００３重量％」の範囲では全範囲にわたって甘味を呈するものとなり，「０．００１２～０．００３重量％の範囲であって，甘味を呈さない量」は存在しないことになるが，このことは，本件訂正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものであることに影響するものではない。
したがって，訂正事項１は，願書に最初に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてするものであり，また，特許請求の範囲を実質上拡張又は変更するものでもないとの審決の判断に誤りはない。
(2)原告の主張について
ア原告は，「訂正発明には，甘味を呈さない量のスクラロースに加えて，スクラロース以外の高甘味度甘味剤を飲料に添加した結果，飲料が甘味を呈した場合も包含されるところ，本件明細書の段落【００１４】には，スクラロースに加えて，スクラロース以外の高甘味度甘味剤を飲料に添加する場合は，それらの合計量が甘味閾値以下となる量であることが明記され，本件明細書の他の部分において，甘味を呈さない量のスクラロースに加えて，スクラロース以外の高甘味度甘味剤を飲料に添加した結果，飲料が甘味を呈した場合は記載されていない。したがって訂正発明は，本件明細書の記載を超えた範囲を包含することになるから，本件訂正は，願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてするものではない」旨主張する。
訂正発明には，「スクラロース以外の高甘味度甘味剤を添加した結果甘味を呈する場合」を含むか否かについて特定されておらず，明らかでない。そこで，発明の詳細な説明を参酌すると，段落【００１２】に「本発明において高甘味度甘味剤とは，微量で甘味を呈する天然又は合成の甘味剤を意味し，砂糖を基準として甘味倍率が５０倍以上のものをいう。具体的には，天然のものとしてソーマチン，ステビア又は甘草等の植物からの抽出物，合成の高甘味度甘味剤としてスクラロース，アスパルテーム，サッカリンナトリウム又はアセスルファームＫ等が挙げられる。」，段落【００１４】に「渋味を呈する製品に１又は２種以上の高甘味度甘味剤を用いる方法としては，上述の甘味の閾値以下の量の高甘味度甘味剤（２種以上の混合物の場合には，合計の量で甘味閾値以下となる量）を，渋味を呈する製品に均一に添加できる方法である限り，特に限定されない。」と記載され，高甘味度甘味剤には，スクラロースの他にソーマチンなどがあることが記載されているものの，それらを複数用いる場合にはその使用量は甘味閾値以下となるものであることが記載されている。これによれば，訂正発明は，「甘味を呈さない量のスクラロースに加えて，スクラロース以外の高甘味度甘味剤を飲料に添加した結果，飲料が甘味を呈した場合」を包含するものではないことが理解できる。


よって，原告の主張は，その前提を欠き，理由がない。イ原告は，「本件発明の特定するスクラロースの重量％の範囲でも甘味を呈さない場合があり得るか否かは，本件明細書に記載の実施例１～４自体で明らかにすべきであり，本件特許出願よりも後に行われた甲２５に記載の実験を参酌すべきではない。そのことが記載されていない実施例１～４に基づけば，本件発明の特定するスクラロースの重量％の範囲でも甘味を呈さない場合があり得るか否かは不明と判断すべきである。」と主張し，また，「甲２５を追試した客観性が担保された第三者機関による甲４８等の試験の結果に基づくと，訂正発明の特定するスクラロースの重量％の範囲であって甘味を呈さない場合で，渋味をマスキングできる範囲は確認できなかったことから，本件訂正は，特許請求の範囲の減縮を目的としたものではない。」と主張する。
しかし，本件訂正が特許請求の範囲の減縮を目的としているか否かの判断に当たっては，明細書の全記載を参照して特許請求の範囲が本件訂正により減縮されるものであるかを検討すれば足り，実施例１～４においてスクラロースが甘味を呈さない量であり，かつ，渋味をマスキングできるものであるか否かは直接の関係がなく，実施例１～４を追試した甲２５及びこれを追試した甲４８～５０の実験結果を考慮する必要もない。
審決は，審判請求人の「特定された重量％（０．００１２～０．００３重量％）の全範囲で，甘味を呈する蓋然性が高いことから減縮を目的とするものではない。」旨の主張に対して，訂正前の本件明細書の【００１３】において，甘味閾値は各種条件によって変動するものであり，スクラロースが０．００１２～０．００３重量％含まれている場合であっても，甘味を呈さない場合があり得ることが開示されていることを前提として，これを更に基礎付けるものとして甲２５の実験結果を指摘したのであって，本件訂正が特許請求の範囲の減縮を目的としていることの根拠として甲２５の実験結果を直接参照したわけではない。
よって，原告の主張には理由がない。
(3)小括
以上より，本件訂正は，訂正要件を満たしており，この点について審決の判断に誤りはない。
２取消事由２（明確性要件についての判断の誤り）について(1)審決は，「本件訂正特許明細書には甘味閾値の定義はされていないが，甘味閾値は，乙第１５号証の記載（閾値の測定），乙第１６号証の記載（アスパルテームの甘味閾値の測定），甲第１０号証の記載（スクラロースの甘味の閾値測定）並びに乙第１４号証の測定データ（スクラロースの甘味閾値が極限法で測定されている），被請求人の主張（口頭審理調書，平成２５年３月２１日付け上申書第５頁１～２行参照）によれば，極限法により求められるものであり，濃度の薄い方から濃い方に試験し（上昇系列），次に濃度の濃い方から薄い方に試験し（下降系列），平均値を用いて測定するのが一般的であると認められることから，本件訂正特許明細書に具体的測定方法が定義されていなくとも，本件出願当時の技術常識を勘案すると不明確であるとまで断言することはできない。」と判断した。これに対し，原告は，甘味閾値の測定方法として，極限法以外にも恒常刺激法，調整法などの方法があるから，極限法が一般的であるとはいえず，また，極限法という同じ測定方法を用いても甘味閾値は変動するものであるから，訂正発明は，不明確であり，審決の判断は誤りである旨主張する。
審決が引用した文献である甲１０（審判甲１０，「スクラロースの味覚特性と他の高甘味度甘味料との比較」日本食品化学学会誌，Vol.2(2)，1995，１１０－１１４頁），甲２６（審判乙１５，「新版官能検査ハンドブック」，３９８－４０３頁），甲２７（審判乙１６，「新甘味料アスパルテームについて」，精糖技術研究会誌第２６号，７－１７頁）には，閾値の測定法として極限法が記載されていることからみて，「極限法」は，閾値の測定方法として広く一般的に用いられているものと認められ，また，被告が提出した実験報告書である甲２５においても極限法が用いられている。
しかし，甲５１（「新版官能検査ハンドブック」，３９５－４２３頁）及び甲５２（「工業における官能検査ハンドブック」，３３３－３４３頁）には，閾値の測定法として，実験者あるいは被験者自身が刺激を一定のステップで徐々に変化させ，その１ステップごとに被験者の判断を求め，判断の切り替わる点を決定する「極限法」以外にも，実験者あるいは被験者自身が，刺激を任意に変化させながら，被験者に対し特定の感覚を与える刺激の値を探し出し決定する「調整法」や，一組の変化刺激を用意しておき，確率的に１つずつ提示し，それに対し被験者に予め定められた判断範疇のいずれかで反応してもらう「恒常刺激法」等が記載されており，閾値の測定法としては，極限法だけでなく，調整法，恒常刺激法等の複数の一般的な方法が存在していることが認められる。
また，甲５３（「甘味，酸味，塩から味，苦味刺激閾値の測定」，J.Brew.Soc.Japan,Vol.79，No.9，６５６－６５８頁）においては，「刺激閾値の測定法には，Ａらの順位法による刺激テスト，調整法，極限法，１対比較法などが報告されているが，本実験ではPfaffmannらの１点識別法により行った。」と記載されていることから，甘味の閾値の測定に当たり極限法以外の方法を採用することもあることが理解できる。
そうしてみると，甘味閾値は，他の方法ではなく極限法により測定するものであることが自明であるという技術常識が存在していたとまではいえず，訂正明細書における甘味閾値の測定方法が極限法であると当業者が確定的に認識するとはいえない。
一方，甘味閾値の測定法は，人間の感覚によって甘味を判定する方法であって，判定のばらつきを統計処理し感覚を数量化して客観的に表現する官能検査の一種であり，適切な多数の被験者を用いることにより，主観的な判断や個人による差を極力抑えるものではあるが，一般に，官能検査とは，被験者の習熟度，測定法，データの解析法等により数値が異なるものであり，相互の数値の比較は困難であることが多いものと解される。


そこで，スクラロース水溶液におけるスクラロースの甘味閾値が記載されている甲１０及び甲５４をみると，甲１０では，初めにスクラロース溶液の薄い方から濃い方へ（上昇系列）試験した可知の刺激価と，次に濃い方から薄い方へ（下降系列）試験した不可知の刺激価の平均値より算出する極限法により評価した数値は，０．０００６±０．０００１４％であったことが記載され，甲５４（「PROGRESSINSWEETENERS」，１３１－１３２頁）では，４１人の被験者の集団を使用して「上昇濃度系列の極限法」に従い評価したスクラロースの甘味閾値は，０．０００３８％w/vと記載され，同じ極限法を用いて測定したスクラロース水溶液の甘味閾値として，甲１０と甲５４とでは約１．６倍異なる数値を記載している。また，甲１０と甲５４は，水にスクラロースを添加したスクラロース水溶液において甘味閾値を測定したものであるが，本件明細書の段落【００１３】に記載するように，飲料中のスクラロースの甘味閾値は，苦味などの他の味覚や製品の保存あるいは使用温度などの条件により変動するものであるから，各種飲料における甘味閾値を正確に測定することは，単なるスクラロース水溶液に比べて，より困難であると認められる。
しかも，甘味閾値の測定は，人間の感覚による官能検査であるから，測定方法の違いが甘味閾値に影響する可能性が否定できないことは，上記のとおりである。そうすると，当業者は，同一の測定方法を用いた極限法によるスクラロース水溶液の甘味閾値であっても，２つの文献で約１．６倍異なる数値が記載されている上，訂正発明における各種飲料における甘味閾値の測定は，スクラロース水溶液に比べてより困難であるから，測定方法が異なれば，甘味閾値はより大きく変動する蓋然性が高いとの認識のもとに訂正明細書の記載を読むと解するのが相当である。したがって，甘味閾値の測定方法が訂正明細書に記載されていなくとも，極限法で測定したと当業者が認識するほど，極限法が甘味の閾値の測定方法として一般的であるとまではいえず，また，極限法は人の感覚による官能検査であるから，測定方法等により閾値が異なる蓋然性が高いことを考慮するならば，特許請求の範囲に記載されたスクラロース量の範囲である０．００１２～０．００３重量％は，上下限値が２．５倍であって，甘味閾値の変動範囲（ばらつき）は無視できないほど大きく，「甘味の閾値以下の量」すなわち「甘味を呈さない量」とは，０．００１２～０．００３重量％との関係でどの範囲の量を意味するのか不明確であると認められるから，結局，「甘味を呈さない量」とは，特許法３６条６項２号の明確性の要件を満たさないものといえる。
(2)被告は，「甘味閾値は，一般的で確立した試験方法である極限法によって測定できるものであり，他にもよく知られた試験方法が存在するからといって甘味閾値が不明確になるものではない。極限法でも恒常刺激法でも，試験の原理上，同等の結果が得られることは明白である。測定には，常に誤差が伴い，各条件に応じて適した測定方法が異なるという常識があるが，だからといってこれによって測定される物理量の値が不明確などということもない。したがって，訂正発明は，不明確ではない。」旨主張する。
そこで検討するに，被告による試験結果である甲２５には，訂正明細書の実施例４を追試した際のコーヒーにおけるスクラロースの甘味閾値は０．００１６９％と記載されており，この値は，訂正発明の「０．００１２～０．００３重量％」の範囲内の数値であるが，渋味のマスキング効果を確認したスクラロースの添加量は０．００１６％であり，甘味の閾値と非常に接近している。そうすると，上記のように「０．００１２～０．００３重量％」の範囲に甘味閾値が存在する場合には，特に正確に甘味閾値を測定する必要があり，誰が測定しても「甘味を呈さない量」であるか否かが正確に判別できるものでなければならない。しかし，甘味閾値の測定は人の感覚による官能検査である以上，被告が主張するように，測定方法等が異なっても同等の結果が得られることは明白であるとする客観的根拠は存在せず，測定方法の違い等の種々の要因により，甘味閾値は異なる蓋然性が高く，被験者の人数や習熟度等に注意を払ったとしても，当業者が測定した場合に，「甘味を呈さない量」であるか否かの判断が常に同じとなるとはいえない。したがって，被告の主張は採用できない。
(3)小括
以上によれば，「『甘味を呈さない量』が訂正明細書に定義されていないことによっては，訂正発明は不明確であるとまで言うことができない。」との審決の判断には誤りがある。
第６結論
以上によれば，原告主張の取消事由２は理由がある。よって，取消事由３～６について判断するまでもなく，審決を取り消すこととして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
清      水              節
裁判官
池      下              朗
裁判官
新      谷      貴      昭


令和元年９月１８日判決言渡
平成３０年（行ケ）第１０１５０号審決取消請求事件
口頭弁論終結日令和元年８月２１日
判     決
原告     株式会社東和コーポレーション
同訴訟代理人弁理士    松   尾   憲一郎
市川泰央
同訴訟復代理人弁理士    水原博   久
被告     アンセルヘルスケアプロダクツ
エルエルシー
同訴訟代理人弁護士    栁本高   廣
同訴訟代理人弁理士    長谷川   芳   樹
吉住和之
酒   巻   順一郎
熊谷祥平
主     文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が無効２０１７－８００１２１号事件について平成３０年９月１９日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
⑴被告は，平成１６年６月３０日，発明の名称を「手袋に対するテクスチャード加工表面被覆および製造方法」とする特許（以下「本件特許」という。）の出願をし，平成２３年６月１７日に特許権の設定登録を受けた（特許第４７６２８９６号。請求項の数６）。
⑵原告は，平成２９年８月３１日，本件特許について無効審判の請求をし，特許庁は，同請求を無効２０１７－８００１２１号事件として審理した。⑶特許庁は，平成３０年９月１９日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との別紙審決書（写し）記載の審決（以下「本件審決」という。）をし，同月２８日にその謄本が原告に送達された。
⑷原告は，同年１０月２３日，本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。
２特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項１ないし６の記載は，次のとおりである（以下，各請求項に記載された発明の全部を併せて「本件各発明」といい，本件特許の明細書を「本件明細書」という。）。なお，文中の「／」は，原文の改行箇所を示す（以下同じ）。
【請求項１】
テクスチャード加工表面被覆手袋を製造する方法であって，／（ｉ）型を凝固剤で処理すること；／（ⅱ）型を水性ラテックスエマルジョン中で浸漬被覆することによりラテックスの第一層を形成すること；／（ⅲ）該凝固剤による該ラテックスエマルジョンの不安定化によりラテックスの第一層をゲル化すること；／（ⅳ）型を水性ラテックスエマルジョン中で浸漬被覆することによりラテックスの第一層の上にラテックスの第二層を形成すること；／（ｖ）ラテックスの第二層に離散した多面的な塩の粒子を塗布すること；／（ⅵ）塩の粒子の形状を模写する多面的な痕がラテックスの第二層に形成されるように，塩の粒子との接触時にラテックスの第二層をゲル化し，ラテックスの第二層の中の塩の粒子の形状を固定すること；／（ⅶ）ラテックスの第二層を熱硬化させる前に，ラテックスの第二層から離散した多面的な塩の粒子を溶解すること；／（ⅷ）離散粒子を溶解する工程の後，形成した層を熱硬化させ，硬化した第二層を形成すること；ならびに／（ⅸ）型から硬化したテクスチャード加工手袋を外すこと／を含み，該ラテックスが塩との接触時に即座に不安定化して湿潤ゲルを形成するものである，方法。
【請求項２】
テクスチャード加工表面被覆手袋を製造する方法であって，／（ⅰ）型に非ラテックス材料の織布第一層，またはメリヤス第一層を塗布すること；／（ⅱ）型を水性ラテックスエマルジョン中で浸漬被覆することにより織布第一層，またはメリヤス第一層の上にラテックス第二層を形成すること；／（ⅲ）ラテックス第二層に離散した多面的な塩の粒子を塗布すること；／（ⅳ）塩の粒子の形状を模写する多面的な痕がラテックスの第二層に形成されるように，塩の粒子との接触時にラテックス第二層をゲル化し，ラテックスの第二層の中の塩の粒子の形状を固定すること；／（ｖ）ラテックスの第二層を熱硬化させる前に，ラテックスの第二層から離散した多面的な塩の粒子を溶解すること；／（ⅵ）離散粒子を溶解する工程の後，ラテックス第二層を熱硬化させ，硬化した第二層を形成すること；ならびに／（ⅶ）型から硬化したテクスチャード加工手袋を外すこと／を含み，該ラテックスが塩との接触時に即座に不安定化して湿潤ゲルを形成するものである，方法。
【請求項３】
ラテックス第二層が発泡体である，請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
離散粒子が，塩化ナトリウム，塩化カリウム，塩化カルシウム，塩化マグネシウム，塩化亜鉛，硝酸カルシウム，硝酸亜鉛，およびそれらの組み合わせから選択される塩を含む，請求項１または２に記載の方法。
【請求項５】
塩の流動床の中に型を浸漬することにより，塩の離散粒子をラテックスの第二層に塗布する，請求項１または２に記載の方法。
【請求項６】
水性ラテックスエマルジョンが，天然ゴムラテックス，ポリウレタンラテックス，ニトリルラテックス，ポリクロロプレンラテックス，またはこれらの組み合わせを含む，請求項１または２に記載の方法。
３本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりである。要するに，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，特許法３６条４項１号に規定する記載要件（以下「実施可能要件」という。）を満たしているから，本件特許を無効にすることはできない，というものである。
４取消事由
実施可能要件の判断の誤り
第３当事者の主張
〔原告の主張〕
本件各発明に係るテクスチャード加工表面被覆手袋の生産方法については，グリップの改良が課題とされていながら，公知の従来技術として示された手袋と比較し，グリップの改良された手袋を生産することができていないという問題がある。これを本件明細書の記載についていえば，特許第２６３９４１５号公報（甲１），特開２００２－２０９１３号公報（甲２）及び特開２００２－２４９９０９号公報（甲７）に記載された従来技術よりも優れた作用効果を有する手袋の生産をすることができるように記載されていないということになる。本件明細書には，発明の実施形態を具体的に説明するものとして実施例１が記載され，同実施例において製造された手袋のグリップ力を評価するために，つまみ力試験を実施し，従来の被告の自社製品等と比較したことが記載されているが（【００４０】），記載されたつまみ力試験は，摩擦係数の値を求めない点においてその方法が技術的に適切でなく，このようなつまみ力試験ではグリップ力の改良を適切に試験することはできない。


したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，当業者が本件各発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものではないというべきであり，実施可能要件に適合しない。
〔被告の主張〕
本件明細書の記載が実施可能要件を満たしているか否かは，本件各発明がテクスチャード加工による表面被覆がされた手袋を製造する方法であることを踏まえて検討されるべき事柄であるところ，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，当業者が本件各発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものである。本件各発明の方法により製造される手袋が，原告の引用する手袋（甲１，甲２及び甲７）よりも優れたグリップ力を有するか否かは，本件明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を満たしているか否かとは関係がない。また，本件明細書の発明の詳細な説明の記載が，当業者において本件各発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものであることは前記のとおりであることからすれば，当業者において改めてつまみ力試験を行ってグリップ力を確認するまでもなく，したがって，記載されたつまみ力試験でグリップ力の測定ができるか否かは，本件明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を満たしているか否かを左右しない。
第４当裁判所の判断
１本件各発明について
⑴本件明細書の記載事項
本件明細書（甲１６）の発明の詳細な説明には，次のアないしキの記載がある。
ア技術分野
本件各発明は，テクスチャード加工表面を伴う手袋及び該手袋を製造する方法に関する（【０００１】）。
イ背景技術
無保護（Unsupported）手袋は，手のような形状の手袋の型を液体ラテックス及び混合化学薬品のタンクの中に浸漬することにより製造され（【０００２】），保護（Supported）手袋は，保護（supporting）裏地を発泡ラテックス材料の層で浸漬被覆することにより製造される（【０００３】）。
ラテックスの滑らかな層は，特に湿っている場合には，着用者の物体グリップ能力に問題をもたらすところ，先行技術には，グリップを改良するための幾つかの方法があるものの，そのためには手袋製造コストを増大させ，さらなる機械を必要とする（【０００４】）。
保護又は無保護のどちらの手袋の外側の発泡材料も，湿潤又は滑りやすい物体をグリップする能力をほとんど高めない閉細胞型の表面層を有している（【０００６】）。
ウ発明が解決しようとする課題
通常の手袋製造において簡単に製造することのできるテクスチャード加工表面被覆を伴う手袋を得ることが望まれ，具体的には，テクスチャード加工表面に，開細胞型の構造の発泡材料層を得ることが課題となる（【０００７】）。
エ課題を解決するための手段
本件各発明の原理に基づき，一般的な塩のような離散粒子の層を，被覆したラテックスフィルムの液体表面に包埋し，浸漬したラテックス層をゲル化又は乾燥し，テクスチャード加工表面を残すように離散粒子を溶解し，その後に浸出，乾燥及び硬化し，最後に型から手袋を取り除くことにより製造した，テクスチャード加工表面被覆を有する手袋が提供される（【０００８】）。
オ発明を実施するための最良の形態
本件各発明は，非ゲル化ラテックスの層に離散粒子を包埋することにより製造した無発泡ラテックス又は発泡ラテックスのいずれかにより製造されたテクスチャード加工表面被覆を伴う手袋に関する。ラテックス層は，理想的には離散粒子に接触することでゲル化している。プロセスは手袋を乾燥及び硬化することにより完了する。離散粒子は，粒子を適当な溶媒中に溶解させることにより，ゲル化又は硬化後のいずれかに層から除去され得る。このプロセスは，離散粒子が包埋していた箇所に痕（impression）を残し，グリップ，より少ない直の皮膚の接触を伴う手袋内の空気循環及び吸汗性の程度を改良し得るテクスチャード加工表面被覆となる。例えば，湿潤／油グリップは，本件各発明のテクスチャード加工手袋において改良される。発泡材料は，テクスチャード加工表面層を製造するために無発泡ラテックスの代わりに使用されてもよく，優れたグリップ，より高い吸汗性及び絶縁体（insulation）の柔軟な層を提供する（【０００９】）。
用いられる離散粒子には，塩化ナトリウム，塩化カリウム，塩化カルシウム，塩化マグネシウム，塩化亜鉛，硝酸カルシウム，硝酸亜鉛を含む様々な塩，又は糖（スクロース）のような他の可溶性化合物が挙げられ，また，これらに限定されないが，水のような溶媒に十分可溶性のある塩が好ましい。好ましい塩は，塩化ナトリウムである。有用な平均粒子サイズは，約５０ミクロンから約６０００ミクロンの範囲に及び得るが，好ましい平均粒子サイズの範囲は，約５０ミクロンから約２０００ミクロンである。これらの塩は，すべて同様の物理的なテクスチャード加工に用いることができ，塩化物は，本件各発明のテクスチャード加工表面の湿潤／油グリップ及び化学薬品耐性における明確な改良を提供する（【００１０】）。例えば，塩化ナトリウムのような塩は，本件各発明において用いられる液体ラテックスと接触すると，湿潤ゲルを形成するようにラテックスを即座に不安定化し，それゆえにゴムの表面に塩粒子の形を「固定する」。塩が取り除かれる時に表面テクスチャーがもたらされる。この表面テクスチャーは，塩粒子の逆像（reverseimage）である（【００１１】）。
所望のテクスチャーは，離散粒子を選択することにより調節される。例えば，多数の棘のある結晶をもつ樹状塩（dendriticsalt）を選択すれば，多面的な痕（impression）を残すことができ，破砕した塩（crushedsalt）は様々なサイズの痕を残し，食卓塩の微細粒子は，緻密な，より一様な分布の小さな痕を残すことになろう。粒子サイズの混合又は併用が用いられ得る。離散粒子を溶解するのに用いられる溶媒は，粒子の溶解度に依存し得，そして水，酸性又はアルカリ性化合物であり得る（【００１２】）。好ましい実施態様によれば，手袋は，非常に多数の手袋が連続して，速やかにそして常に製造される大量製造ラインにおいて製造される。このような方法は，多数の手袋の型を，手袋を製造するための一連の化学薬品溶液及びプロセスステップを経て運搬及び操作する。該型は，陶材，スチール又はプラスチックで作られる。標準の製造プロセスによれば，手袋は，１つの場所から次に運搬される型上で直接製造されてもよい。例えば，所望の特性の層を得るために，型を界面活性剤，ワックス，凝固剤及び天然又は合成エラストマーに浸漬する。該方法は，手袋の層を製造する成分の組成，添加の順序，及び添加方法を変化させてもよい（【００１３】）。手袋は，様々な物質中への多重浸漬により作り上げてもよい。例えば，型は最初にパウダーフリー剥離剤及び凝固剤の組成物中に浸漬してもよい。この剥離剤及び凝固剤浸漬は，その後に続く型からの完成した手袋の除去のための剥離材料を放出する。さらに，凝固剤材料はラテックス型エラストマーのようなその後に続く液体層を不安定化するであろう（【００１４】）。


剥離剤／凝固剤浸漬がなされた後，型は好ましくは，ラミネート層が型に塗布される製造ラインにおける次の場所に運搬される。ラミネート層は，天然又はポリウレタン，ニトリル又はポリクロロプレンのような合成ゴムラテックスのようなラテックスエラストマー浸漬から成ってもよい。例えば，ラテックスの様々な組合せ及び調合が用いられ得る。本件各発明のラテックスは，任意で発泡させてもよい。REVENEX99G43(Synthomer   Ltd.,UnitedKingdom)は，有用なニトリルラテックスの一つである。ラテックス材料の選択及び組成を変化させることにより，ラミネート層は異なる程度の強度，快適性，柔軟性及び化学薬品耐性を提供するように変化し得る。いずれにしても，型に塗布されるラテックスの内容は，好ましくは切断及び磨耗からの保護，液体撥水性及び化学薬品耐性を提供するように調節される（【００１５】）。
一又はそれ以上のラミネート層の塗布の後，型は，好ましくは乾燥及び硬化並びに最終製品の提供のために，上昇した温度の炉を通過する。手袋はその後，手で又は自動化手法により取り除かれる（【００１６】）。
本件各発明の一実施態様において，ラテックスの第一層を形成するために型を浸漬する。このラテックスの第一層はその後ゲル化し，非ゲル化ラテックスの第二層を形成するために型を再び浸漬する。第二層の発泡又は無発泡ラテックスの粘度は，約１００ｃｐｓから約２０００ｃｐｓの範囲に及び得る。型を離散粒子の流動床に浸漬することにより又は離散粒子を包埋する他の機械的手段，例えば，噴霧することにより，離散粒子をその後非ゲル化ラテックスの第二層に塗布する。流動床プロセスは，粒子が液体と同様の方法でふるまうように，気流中の塩粒子（NaCl）浮遊物を活用する。離散粒子は，実質的に手袋の表面を覆うテクスチャード加工表面被覆を残すように，離散粒子を塗布した後又は手袋のゲル化又は硬化の後に，適切な溶媒に溶解することで除去する。例えば，塩粒子は，水による洗浄又は噴霧により，ゲル化した表面から除去され得る。ラテックスの粘度は，所望のテクスチャード加工効果を得るために変化させ得る１つのパラメーターである。テクスチャード加工無発泡層は，最適な耐久性及び湿潤／油グリップの組合せを提供する（【００１８】）。本件各発明の別の実施態様には，ラテックス被浸（overdip）の外側の層に離散粒子を包埋することにより製造されたテクスチャード加工表面被覆を伴う非ラテックス材料の断片が含まれる。この実施態様のために，型は，土台として適用された非ラテックス材料の層，例えば織布又は綿くずを有し，発泡又は無発泡ラテックスの層に浸漬され得る。有用な織布の例は，メリヤス裏地である。ラテックス被覆がメリヤス裏地の上になされる保護（supported）手袋の実施態様において，第一又は次のラテックス層に，テクスチャー化（texturing）がなされ得る（【００２２】）。
カ実施例１
(ア)ステップ１；以下の凝固剤溶液を調合する：硝酸カルシウム                               水溶液濃度３５容量％ＴＲＩＴＯＮＸ    １００                    約０．１容量％ＤＥＦＯＡＭＥＲ１５１２Ｍ            約０．５容量％凝固剤溶液を３０から４０℃に加熱する。清浄な陶材の手袋の型は，凝固剤溶液中に浸漬することによりその表面を均一に被覆する。浸漬速度はおよそ１．５ｃｍ／秒，滞留時間は５から１０秒，そして抽出速度はおよそ０．７５ｃｍ／秒である（【００２６】）。
(イ)ステップ２；凝固剤を被覆した型は，指を立てた状態に反転しそして暖かく穏やかな気流中（３０から４０℃）で２から２．５分間乾燥する（【００２７】）。(ウ)ステップ３；乾燥した凝固剤被覆型は，指を下に向けた状態に再反転しそし
てニトリルラテックス化合物に浸漬する:
ＲＥＶＥＮＥＸ９９Ｇ４３        １００ｐｈｒ硫黄                                                ０．５ｐｈｒ酸化亜鉛                                        ３．０ｐｈｒＺＭＢＴ                                        ０．７ｐｈｒｐＨを９．０に調節する（アンモニア又は水酸化カリウムを用いて）。ラテックスの粘度は通常２０から４０ｃｐｓ（ブルックフィールド粘度計モデルDV1+，スピンドル#2@   30rpm）である。ラテックスは２０から２５℃に保持する。浸漬速度はおよそ１．５ｃｍ／秒，ラテックス中の滞留時間は所望の壁厚に依存し３０から９０秒，そして抽出速度はおよそ１．２ｃｍ／秒である（【００２８】）。(エ)ステップ４；ゲル化ニトリルラテックス被覆型は，指先の滴の分散を助けるために指を立てた状態に反転する（滞留時間周囲温度で最低３０秒）（【００２９】）。(オ)ステップ５；ゲル化ニトリルラテックス被覆型（ここでは，ニトリル手袋殻（shell））は，指を下に向けた状態に再反転し，残余の表面シネレシス生成物を除去するために４０から６０℃に加熱した水中に浸漬する（滞留時間６０から８０秒）（【００３０】）。
(カ)ステップ６；ニトリル手袋殻（shell）は，指の滴の分散を助けるために指を立てた状態に反転し，その後ゲルの表面及び指先の残余の水を除去するために部分的に乾燥する（【００３１】）。
(キ)ステップ７；ニトリル手袋殻（shell）は，指を下に向けた状態に反転し，以下のニトリルラテックスの第二層で手首まで（又はあるいは腕周りまで完全に）過
浸漬する：
ＲＥＶＥＮＥＸ９９Ｇ４３        １００ｐｈｒ硫黄                                                ０．５ｐｈｒ酸化亜鉛                                        ３．０ｐｈｒＺＭＢＴ                                        ０．７ｐｈｒこのラテックスのｐＨは９．０に調節されており（アンモニア又は水酸化カリウムを用いて），ラテックスの粘度はポリアクリル酸アンモニウムを用いて５００ｃｐｓ（ブルックフィールド粘度計モデルDV1+，スピンドル#   2@30   rpm）に調節されている。ラテックスは２０から２５℃に保持する。浸漬速度はおよそ１から３ｃｍ／秒，ラテックス中の滞留時間はおよそ１０から３０秒，そして抽出速度はおよそ２ｃｍ／秒である（【００３２】）。


(ク)ステップ８；ニトリルラテックス過浸漬の液体第二層を有するニトリル手袋殻（shell）は，指の滴を分散するために指を立てた状態に反転し，その後即座に再反転して指を下に向けた状態に戻す。塩化ナトリウムの粒子（純度９９％，平均粒子サイズ４００ミクロン）を，流動床装置中でラテックスの第二層に塗布する。手袋殻（shell）は常温に保持する。流動床への浸漬速度はおよそ２ｃｍ／秒，流動床中の滞留時間は５から１０秒，そして抽出速度はおよそ２ｃｍ／秒である。ステップ８の別形において，滞留時間の間流動床は，ラテックス層の中によりはっきりとした／より深い痕を得るために止めてもよい。型の抽出の間，流動床を再び作動する（【００３３】）。
(ケ)ステップ９；塩被覆殻（shell）は，ここで，ゲル化表面に残っている塩化ナトリウムを除去するために常温にて水で洗浄する（【００３４】）。(コ)ステップ１０；ゲル化手袋製品は，その後およそ４０℃の温水中でおよそ１５分間溶脱する（【００３５】）。
(サ)ステップ１１；ゲル化手袋製品は，１３０℃の従来の循環熱風炉内でおよそ６０分間乾燥及び硬化処理する（【００３６】）。
(シ)ステップ１２；硬化した手袋を冷却した後，裏返しに型を剥ぎ取る。同ステップの別形として，内側の裏地（例えば綿くず粉）を付着してもよい（【００３７】）。(ス)ステップ１３；硬化し，完成した手袋は，テクスチャード加工表面が手袋の外側になるよう，裏返しにする（【００３８】）。
キつまみ力試験
(ア)磨き上げた表面を有し油圧オイル及び潤滑油の混合物で覆われたスチールの重量を持ち上げるのに必要なグリップ力を測定するために，つまみ力試験が開発され，実施例１により調製した手袋（「テクスチャード加工手袋」）及び同様の構成の既知のニトリル手袋（テクスチャード加工表面被覆を有していないもの，すなわちAnsellSOLVEX   37-676及びAnsell   SOLKNIT39-122）を含む様々な手袋が試験された（【００３９】）。
(イ)試験装置は，質量秤（Applied   InstrumentsLtd.,UnitedKingdom   より入手したモデルPPS-6Kg）を，直接秤の平らなステンレススチール負荷皿の反対側に，ステンレススチールの細長い一片をその下側に取り付けて改変したものを使用した。装置全体は，床の方を向いている間重力の力に逆らって手袋をした手でグリップできるように，試験のための側面を向ける。ステンレススチール表面は，以下の試験のために油圧オイル及び潤滑油の混合物で覆った。
(ウ)つまみ力試験は以下のように実行した（【００４０】）。ａボランティアの試験者が試験手袋を着用する。
ｂ試験者は，親指及び第一指（又は第二指）のみを用いて，各向かい合った表面上の１本の指は床に向かって表面に沿っておよそ４ｃｍの点で，接触点として指及び親指の指腹の先のみを用いて，表面に対して直角に装置をグリップする。ｃ試験者は，装置を強く握り持ち上げようと試み，それから滑らずに静止して保持するのに十分な力で装置を保持する。
ｄ即時グリップ力が，質量秤を読み取った質量単位で記録される。ｅ最初のグリップ及び持ち上げの後，定常グリップ力がおよそ５から１０秒後に記録される。
ｆグリップは，装置がグリップからすべるように徐々に緩められる。ｇ最小グリップ力がすべりの時点で記録される。
ｈさらなる重量が続いて装置に加えられ，ステップａ－ｇが繰り返される。(エ)別紙の表に示される試験データは，テクスチャード加工表面は，実施例１で調製されたようなニトリル手袋（又は任意のラテックス手袋）の表面として用いられ，それから湿潤又は油の付いた物体を扱うのに用いる場合，非常に優れた使用者のグリップ及びコントロール結果を提供するということを示す。実施例１により製造したテクスチャード加工手袋は，グリップコントロールの改良とすべりが起った場合の信頼を示す。テクスチャード加工手袋は，従来のニトリル手袋と比較して，装置によって確定した３つの重量を持ち上げるために要するグリップ力が最も低い（【００４１】～【００４３】）。
⑵本件各発明の特徴
上記⑴によれば，本件各発明の特徴は，次のとおりであると認められる。ア本件各発明は，物（手袋）を生産する方法の発明である。イ手袋の外側に滑らかなラテックスの層がある場合，湿潤または滑りやすい物体のグリップ能力に問題をもたらすが，模様の型押しや洗浄又は表面処理による手袋の後加工といった従来の方法では，グリップ能力の改良はわずかである一方，製造コストが増大してしまうため，通常の手袋製造において簡単に製造されるテクスチャード加工表面被覆を施した手袋を得ることが望まれていた。ウそこで，①ラテックスの第二層に離散した多面的な塩の粒子を塗布することにより，ラテックスの第二層をゲル化し，ラテックスの第二層の中の塩の粒子の形状を固定した上，②ラテックスの第二層を熱硬化させる前に，ラテックスの第二層から離散した多面的な塩の粒子を溶解し，③上記①の工程の後に，形成した層を熱硬化させ，硬化した第二層を形成するという構成を採用した。エこの方法によれば，ラテックスの第二層に離散粒子（塩）の逆像が多面的な痕となって残るので，このような痕のあるラテックスの第二層を手袋の外側に用いれば，湿潤／油グリップが向上したテクスチャード加工表面被覆を有する手袋を製造することができる。
２取消事由（実施可能要件の判断の誤り）について⑴特許制度は，発明を公開する代償として，一定期間にわたり発明者に当該発明の実施につき独占的な権利を付与するものであるから，明細書には，特許請求の範囲に記載された当該発明の技術的内容を一般に開示する内容を記載しなければならない。特許法３６条４項１号が「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること」という実施可能要件を定める趣旨は，明細書の発明の詳細な説明に，当業者がその実施をすることができる程度に発明の構成等が記載されていない場合には，実質において発明が公開されていないことになり，発明者に対して特許法の規定する独占的権利を付与する前提を欠くことになるからであると解される。本件各発明のような物を生産する方法の発明についての実施とは，その方法を使用する行為及びその方法により生産した物を使用等する行為をいう（同法２条３項３号）から，物を生産する方法について上記実施可能要件を充足するためには，明細書の発明の詳細な説明において，当業者が，発明の詳細な説明の記載内容及び出願時の技術常識に基づき，過度の試行錯誤を要することなく，その方法を使用し，かつ，その方法により生産した物を使用できる程度の記載があることを要し，また，その程度の記載のあることをもって足りるものと解される。
⑵実施可能要件の充足性


ア本件各発明の方法は，①ラテックスの第一層（請求項１）や織布又はメリヤスの第一層（請求項２）が形成された型を，水性ラテックスエマルジョン中で浸漬被覆することによりラテックスの第二層を形成し，②ラテックスの第二層に離散した多面的な塩の粒子を塗布することでラテックスの第二層をゲル化し，ラテックスの第二層の中の塩の粒子の形状を固定した上，③ラテックスの第二層を熱硬化させる前にラテックスの第二層から離散した多面的な塩の粒子を溶解し，④その後，形成した層を熱硬化させ，硬化した第二層を形成し，⑤型から硬化したテクスチャード加工手袋を外すというものである。
そして，本件各発明の方法に用いられる「型」（【００１３】），「凝固剤」（【００１４】【００２６】），「水性ラテックスエマルジョン」ないし「発泡体」に相当するもの（【００１５】【００２８】【００３２】），「塩」ないし「離散粒子」に相当するもの（【００１０】～【００１２】【００１８】【００３３】），「織布」ないし「メリヤス」（【００２２】）については，いずれも本件明細書に具体的にその意義（使用目的），材料名，調合方法又は入手方法等が記載されている。
また，本件各発明の方法に係る具体的手法は，離散した塩粒子のサイズ及び塗布方法（【００１０】【００１２】【００１８】【００３３】）や，塩の粒子の溶解がラテックスの第二層の熱硬化の前に行われること（【０００９】【００１８】【００３４】～【００３６】）を含めて，いずれも本件明細書に実施例を交えて詳細に記載されている（【０００９】～【００１６】【００１８】【００２２】【００２６】～【００３８】）。
よって，本件明細書の発明の詳細な説明には，これに接した当業者が，本件各発明の方法の使用を可能とする具体的な記載がある。
イまた，本件各発明により生産されるのは，テクスチャード加工表面被覆を有する手袋であるところ，本件明細書の発明の詳細な説明には，テクスチャード加工表面被覆は，離散粒子（塩）の逆像が多面的な痕となって残ったものであり，手袋の外側又は内側のいずれかに取り入れられることが記載されている（【０００７】【０００９】【００１１】）。
ウこのように，本件明細書には，その具体的な実施の形態の記載もあることからすれば，当業者において，発明の詳細な説明の記載内容及び出願時の技術常識に基づき，その製造方法を使用し，かつ，その製造方法により生産した手袋を使用することができる程度の記載があるということができ，使用のために当業者に試行錯誤を要するものともいえない。
よって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，実施可能要件に適合するものと認められる。
⑶原告の主張について
ア原告は，本件各発明に係る手袋の生産方法が，甲１，甲２及び甲７に記載された手袋の生産方法よりも優れた作用効果を有する手袋の生産をすることができるように記載されていないとし，また，本件明細書に記載されたつまみ力試験ではグリップ力の測定はできず，そこでされている従来の被告の自社製品等との比較も適切なものでないとして，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，当業者が本件各発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものではないと主張する。
イ甲１，甲２及び甲７には，次の各記載がある。
(ア)甲１
発明の名称を「樹脂表皮への凹凸付形法」とする発明に係る特許公報（第２６３９４１５号。甲１）には，未固化状態にある樹脂エマルジョンラテックスの表面に塩化ナトリウム等の水溶性の固体粉粒物を付着させ，樹脂エマルジョンラテックスを固化させ，その後，水等を用いて固体粉粒物を洗浄除去し，樹脂表皮に凹凸を付する方法及び同方法の産業上の利用分野としてゴム手袋等の製品が挙げられることが記載されている。
(イ)甲２
発明の名称を「手袋およびその製造方法」とする発明に係る公開特許公報（特開２００２－２０９１３。甲２）には，ゴム製の手袋のグリップ力を高めるため，手袋本体の表面に設けられた滑り止め層に塩化ナトリウムのような溶解微粒子を埋め込んだ後に溶解・抽出することによって多数の微小凹部を形成する方法が記載されている。
(ウ)甲７
発明の名称を「凹表面構造の手袋及びその製造方法」とする発明に係る公開特許公報（特開２００２－２４９９０９。甲７）には，滑り止め効果を有する手袋の製造方法として，手袋基材の表面をポリ塩化ビニル樹脂材料又はゴム材料で被覆し，被覆した材料が半ゲル化した時にワックスを散布し，その後に加熱処理をして成膜し，膜面のワックスを洗浄除去することにより，微細な凹部を表面に有した皮膜を手袋基材上に形成する方法が記載されている。
ウしかしながら，本件各発明の方法により製造される手袋が，原告の引用する手袋（甲１，甲２及び甲７）よりも優れたグリップ力を有するか否か，及び，つまみ力試験でグリップ力の測定ができるか否かは，本件明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を満たしているか否かとは関係がない。なお，証拠（甲１８）によれば，原告の主張は，本件各発明が，甲１，甲２及び甲７等の従来技術よりも手袋のグリップ力を向上させることを課題とするにもかかわらず，その課題の達成が追試可能な形で示されていないという趣旨のものと理解できないわけではない。しかし，そうであれば，結局のところ，本件各発明の上記従来技術に対する進歩性を問題とするものであり，発明の公開の程度を問題とするものではないから，いずれにせよ実施可能要件の充足を争う主張としては失当というほかない。
⑷小括
以上によれば，原告の主張する取消事由は理由がない。
３結論
よって，原告の請求は理由がないから棄却することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第１部
裁判長裁判官      高      部    眞規    子裁判官      小    林    康    彦裁判官      関    根    澄    子
別紙（本件明細書の表１）


平成２４年５月１７日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２３年(ワ)第８４０５号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２４年３月１９日
判            決
原      告                ドーエ   イ外装   有限会   社（以下「原告ドーエイ」という。）
原      告                株式会   社パラ   キャッ   プ社（以下「原告パラキャップ」という。）
上記両名訴訟代理人弁護士大     津   卓   滋同                        原   田   活   也同                        佐   藤   一   誠被      告                株式会   社新高   製作所
同訴訟代理人弁護士        松本直   樹
主            文
１原告らの請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及   び理由
第１当事者の求めた裁判
１原告ら
(1)被告は，別紙イ号製品目録及び同ハ号製品目録記載の各製品を製造してはならない。
(2)被告は，原告パラキャップに対し，１５００万円及びこれに対する平成２３年７月１５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(3)訴訟費用は被告の負担とする。
(4)仮執行宣言
２被告
主文同旨
第２事案の概要
１前提事実（証拠の掲記がない事実は当事者間に争いがない。）
(1)当事者
原告ドーエイは，建築金物の特許権等の取得及びその実施等を目的とする会社である。
原告パラキャップは，建築材料の製造及び販売等を目的とする会社である。被告は，鉄製建築用金物その他各種鉄製金物の製造及び施工並びに販売等を目的とする会社である。
(2)原告ドーエイの有する特許権
ア本件特許権１
原告ドーエイは，以下の特許（以下「本件特許１」といい，本件特許１に係る発明を「本件特許発明１」という。）に係る特許権（以下「本件特許権１」という。）を有する。
特許番号    ２９０６３７４号
発明の名称渡り通路の目地装置
出願日      平成８年２月１３日
登録日      平成１１年４月２日
特許請求の範囲
【請求項１】
「一方の建物の外部通路の外壁に形成された渡り通路用開口部と，この渡り通路用開口部と目地部を介して連通するように他方の建物より突出するように設けられた渡り通路と，この渡り通路の目地部側端部の床面上に一端部が前後方向にスライド移動可能に支持され，他端部が前記渡り通路用開口部の床面に左右方向にスライド移動可能に取付けられた目地プレートと，前記渡り通路の目地部側の側壁に一端部が前後方向にスライド移動可能にそれぞれ取付けられ，他端部が前記渡り通路用開口部が形成された外壁に左右方向にスライド移動可能に取付けられた一対のスライド側壁とからなることを特徴とする渡り通路の目地装置。」
イ本件特許権２
原告ドーエイは，以下の特許（以下「本件特許２」といい，本件特許２に係る発明を「本件特許発明２」という。）に係る特許権（以下「本件特許権２」という。）を有する。
特許番号    ４０７９４３６号
発明の名称壁面用目地装置
出願日      平成１６年８月２３日
登録日      平成２０年２月１５日
特許請求の範囲
【請求項１】
「目地部を介して設けられた左右の躯体の，一方の目地部側躯体にヒンジ部材を介して先端部が水平方向に回動可能に取付けられた，該目地部の幅寸法の約数分の１の幅寸法の枠体と，この枠体の取付部と対向する部位の前記左右の躯体の他方の目地部側躯体にヒンジ部材を介して水平方向に回動可能に取付けられた支柱と，この支柱と前記枠体の先端部に並列するように両端部が枢支された中央枢支部が少なくとも１箇所以上有するパンタグラフ形状の少なくとも２個以上の伸縮リンクと，この少なくとも２個以上の伸縮リンクの中央枢支部に常時垂直状態を維持するように枢支された少なくとも１本以上の中間支柱と，前記枠体に固定された，該枠体を覆うカバーパネルと，前記少なくとも１本以上の中間支柱に後端部が固定され，先端部が前記カバーパネル等と重なり合う前記中央枢支部間の寸法の約２倍の幅寸法の少なくとも１枚以上の可動カバーパネルと，前記支柱に後端部が固定され，先端部が該支柱の隣りの中間支柱に固定された可動カバーパネルと重なり合う，該可動カバーパネルとほぼ同じ大きさの固定カバーパネルとで構成されていることを特徴とする壁面用目地装置。」
(3)構成要件の分説
本件各特許発明は，以下のとおり分説することができる。
ア本件特許発明１
Ａ一方の建物の外部通路の外壁に形成された渡り通路用開口部と，Ｂこの渡り通路用開口部と目地部を介して連通するように他方の建物
より突出するように設けられた渡り通路と，
Ｃこの渡り通路の目地部側端部の床面上に一端部が前後方向にスライド移動可能に支持され，他端部が前記渡り通路用開口部の床面に左右方向にスライド移動可能に取付けられた目地プレートと，Ｄ前記渡り通路の目地部側の側壁に一端部が前後方向にスライド移動可能にそれぞれ取付けられ，他端部が前記渡り通路用開口部が形成された外壁に左右方向にスライド移動可能に取付けられた一対のスライド
側壁
Ｅとからなることを特徴とする渡り通路の目地装置。
イ本件特許発明２
Ｆ目地部を介して設けられた左右の躯体の，一方の目地部側躯体にヒンジ部材を介して先端部が水平方向に回動可能に取付けられた，該目地部
の幅寸法の約数分の１の幅寸法の枠体と，
Ｇこの枠体の取付部と対向する部位の前記左右の躯体の他方の目地部側躯体にヒンジ部材を介して水平方向に回動可能に取付けられた支柱
と，
Ｈこの支柱と前記枠体の先端部に並列するように両端部が枢支された中央枢支部が少なくとも１箇所以上有するパンタグラフ形状の少なく
とも２個以上の伸縮リンクと，
Ｉこの少なくとも２個以上の伸縮リンクの中央枢支部に常時垂直状態を維持するように枢支された少なくとも１本以上の中間支柱と，Ｊ前記枠体に固定された，該枠体を覆うカバーパネルと，Ｋ前記少なくとも１本以上の中間支柱に後端部が固定され，先端部が前記カバーパネル等と重なり合う前記中央枢支部間の寸法の約２倍の幅
寸法の少なくとも１枚以上の可動カバーパネルと，


Ｌ    前記支柱に後端部が固定され，先端部が該支柱の隣りの中間支柱に固定された可動カバーパネルと重なり合う，該可動カバーパネルとほぼ同
じ大きさの固定カバーパネル
Ｍとで構成されていることを特徴とする壁面用目地装置。
(4)独占的通常実施権の設定
原告ドーエイは，原告パラキャップに対し，本件特許発明１及び２について，独占的通常実施権を設定し，原告パラキャップはこれを実施している。
(5)被告の行為
アイ号製品の製造
被告は，平成２０年１２月頃，業として，大阪市所在の「甲建物」の建設工事において，渡り通路の目地装置２個（以下，同建物西側に設置されたものを「イ号西製品」，同建物北側に設置されたものを「イ号北製品」といい，併せて「イ号製品」という。）を施工して製造した。
イハ号製品の製造
被告は，平成２０年１２月頃，業として，広島市所在の「乙建物」の建設工事において，壁面用目地装置１個（以下「ハ号製品」という。）を施工して製造した。
２原告らの請求
(1)原告ドーエイの請求
原告ドーエイは，被告に対し，イ号製品の製造が本件特許権１を侵害するものであるとして，本件特許権１に基づき，その製造差止めを求めるとともに，ハ号製品の製造が本件特許権２を侵害するものであるとして，本件特許権２に基づき，その製造差止めを求めている。
(2)原告パラキャップの請求
原告パラキャップは，被告に対し，被告の行為により損害を被ったとして，不法行為に基づき，合計１５００万円の損害賠償及びこれに対する本件訴状送達の日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
(3)訴えの一部取下げ等
原告ドーエイは，本件訴えのうち，本件特許権１に基づくロ号製品の製造差止請求に係る部分を取り下げた。
３争点
(1)イ号製品は，本件特許発明１の技術的範囲に属するか        （争点１）(2)ハ号製品は，本件特許発明２の技術的範囲に属するか        （争点２）(3)損害額及び差止めの必要性                                （争点３）
第３争点に係る当事者の主張
１争点１（イ号製品は，本件特許発明１の技術的範囲に属するか）について
【原告らの主張】
(1)イ号製品の構成について
イ号製品の構成は，別紙イ号製品目録記載のとおりである。(2)イ号製品が本件特許発明１の各構成要件を充足することについて以下のとおり，イ号製品は，構成要件ＢないしＤを充足し，その他の構成要件も文言上充足するから，本件特許発明１の技術的範囲に属するものである。
ア構成要件Ｂ
別紙イ号製品目録記載４の構成は，構成要件Ｂを充足する。イ号製品の「建物３」は，実際には「道路」であるが，構成要件Ｂの「他方の建物」とは「建築物」をいい，「道路」も「建築物」に含まれるから，構成要件Ｂを充足する。
イ構成要件Ｃ
別紙イ号製品目録記載５及び７の各構成は，構成要件Ｃを充足する。具体的には，ボード９は，通路８の隙間１側の凹状の床面に置かれることにより，前後方向（建物３と建物２を結ぶ直線方向）にスライド移動が可能なものである。また，ボード９の建物２側の端部が下枠１１に噛み合う形で半凹状に切り取られて下枠１１を覆うことにより，左右方向（前記前後方向に対する直角方向）にもスライド移動が可能なものである。
ウ構成要件Ｄ
(ア)別紙イ号製品目録記載３，６ないし８の各構成は，構成要件Ｄを充足する。
具体的には，手摺１０ａ，１０ｂの建物３側の下枠１２ａ，１２ｂは，ボード９の両端部上の通路８の側壁９ａ，９ｂに近接した位置に設置されることにより，前後方向（建物３と建物を２を結ぶ直線方向）にスライド移動が可能なものである。また，手摺１０ａ，１０ｂの建物２側の下枠１１が開放部分６の両脇の床面及び外壁を直角に切り取った半凹部７ａ，７ｂに設置され，かつ，ボード９の建物２側の端部が下枠１１にかみ合う形で覆うことにより左右方向（前記前後方向に対する直角方向）にもスライド移動が可能なものである。
(イ)構成要件Ｄの「取付け」とは「特定の目的のためにある物件を備え付けること」をいうものであり，「接着」することをいうものではない。仮に「接着」することをいうとすると，構成要件Ｄのスライド側壁は，左右方向にも前後方向にも動くことが不可能となり，作用効果を発揮することができなくなる。
そして，イ号製品のスライド側壁（手摺１０a及び１０ｂ）は，通路の目地部側の側壁（側壁９a及び９ｂ）に近接した場所に設置されているから，構成要件Ｄの「前記渡り通路の目地部側の側壁に一端部が前後方向にスライド移動可能にそれぞれ取付けられ」たものに当たる。
【被告の主張】
(1)イ号製品の構成について
ア別紙イ号製品目録記載第１の１，４，５，６及び８についてイ号製品は，いずれも建物と道路の間に設けられたものであり，道路は「建物３」には当たらない。
イ別紙イ号製品目録記載第１の６及び７について
イ号製品には，半凹部７，７a及び７ｂの構成はない。
ウ別紙イ号製品目録記載第１の６について
イ号北製品の手摺は，通路側にしかなく，建物の側にはないから，建物の開放部分の両脇を覆うものではないし，「直角にそれぞれ覆う」ものでもない。
(2)イ号製品が本件特許発明１の各構成要件を充足しないことについて以下のとおり，イ号製品は，本件特許発明１の各構成要件を充足しないから，本件特許発明１の技術的範囲には属さない。
ア構成要件Ｂ
上記(１)アのとおり，イ号製品には「他方の建物」がないから，構成要件Ｂを充足しない。
イ構成要件Ｃ
「スライド」とは「滑ること。滑らせること。」等を意味し，「滑る。」とは「物の上をなめらかに移行する。」こと等を意味する。イ号製品のボード９は，渡り通路の間隔が縮まった場合には通路８に乗り上げて，ずれてしまう構造のものであり，滑る構造のものではなく，左右にも動くことができるものである。
したがって，「前後方向にスライド移動可能に支持され」たものではないから，構成要件Ｃを充足しない。
ウ構成要件Ｄ


(ア)手摺１０a   及び１０ｂは，ボード９と一体のものであり，渡り通路の間隔が縮まった場合には通路８に乗り上げてしまう構造のものであるから，上記イと同様に，「スライド移動」可能な構造ではない。(イ)構成要件Ｄによれば，スライド側壁は，「前記渡り通路の目地部側の側壁に一端部が前後方向にスライド移動可能にそれぞれ取付けられ」る必要があり，「取付けられ」たというには，単に近接しているだけではなく，支持する構造を有する必要がある。
原告らがスライド側壁に当たると主張する手摺１０a及び１０ｂは，床（ボード９）と一体のものとして支持されており，「目地部側の側壁」には支持されておらず，「取付けられ」たものには当たらない。(3)被告の製造した部分がイ号製品の一部にとどまることについて被告が製造したのは，イ号西製品のうちボード９とそれに一体化した手摺１０a及び１０ｂのみであり，イ号北製品については，これらに加え，通路に並行する道路側に固定された側壁も製造した。
このように，被告はイ号製品の一部しか製造していないから，本件特許発明１に関する直接侵害は成立しない。
２争点２（ハ号製品は，本件特許発明２の技術的範囲に属するか）について
【原告らの主張】
(1)ハ号製品の構成について
ハ号製品の構成は，別紙ハ号製品目録記載のとおりである。(2)ハ号製品が本件特許発明２の各構成要件を充足することについて以下のとおり，ハ号製品は，構成要件Ｆ，Ｉ及びＬを充足し，その他の構成要件も文言上充足する。
したがって，本件特許発明２の技術的範囲に属するものである。
ア構成要件Ｆ
別紙ハ号製品目録記載第１の１及び２の各構成は，構成要件Ｆを充足する。
イ構成要件Ｉ
別紙ハ号製品目録記載第１の５の構成は，構成要件Ｉを充足する。
ウ構成要件Ｌ
別紙ハ号製品目録記載第１の７の構成は，構成要件Ｌを充足する。
【被告の主張】
(1)ハ号製品の構成
ア別紙ハ号製品目録記載第１の１及び３について
ハ号製品は，建物の玄関部分において建物とその外側の風除けサッシとの間に設けられているものであり，建物の間にはない。すなわち，上記各構成のうち「建物３」がない。
イ別紙ハ号製品目録記載第１の５及び７について
ハ号製品は，「５本のポール９ａ，９ｂ，９ｃ，９ｄ，９ｅ」を有しない。(2)ハ号製品が本件特許発明２の各構成要件を充足しないことについて以下のとおり，ハ号製品は，本件特許発明２の各構成要件を充足しないから，本件特許発明２の技術的範囲には属さない。
ア構成要件Ｆ
上記(１)アのとおり，ハ号製品は，建物の間になく，「左右の躯体」を有しないから，構成要件Ｆを充足しない。
イ構成要件Ｉ及びＬ
上記(１)イのとおり，ハ号製品は，「中間支柱」に相当する部材を有しないから，構成要件Ｉ及びＬを充足しない。
(3)被告の製造した部分がハ号製品の一部に留まることについて被告は，ハ号製品のうち一部のみを製造したにすぎないから，本件特許発明２に関する直接侵害は成立しない。
３争点３（損害額及び差止めの必要性）について
【原告パラキャップの主張】
(1)被告の行為のうちイ号製品の製造に係る損害賠償アイ号製品１個当りの製造販売価格は，少なくとも５００万円であり，このうち被告が受けた１個当たりの利益は，少なくとも２００万円である（利益率４０％）。
前提事実(５)アのとおり，被告は，２個のイ号製品を製造販売したから，これにより被告が受けた利益は，少なくとも４００万円である（特許法１０２条２項）。
イ原告ドーエイは，原告パラキャップに対し，被告の行為のうちイ号製品の製造に係る損害賠償請求債権を譲渡した。
(2)被告の行為のうちハ号製品の製造に係る損害賠償渡り通路の目地に関する工事は，その性質上，床，天井及び壁面等を一括して受注する工事であり，分割して受注することは，およそあり得ない。ハ号製品には本件特許権２を実施する必要があったことなどから，ハ号製品を施工された渡り通路の目地に係る工事については，原告パラキャップが一括して受注することができる蓋然性があった。
被告は，ハ号製品に本件特許権２を実施する必要があることについて認識し又は容易に認識することができたにもかかわらず，上記工事を受注したのであり，これにより，原告パラキャップは，上記工事を受注した場合に得ることができた８００万円の利益を受けることができず，同額の損害を被った。
【被告の主張】
いずれも否認する。
(1)被告の行為のうちイ号製品の製造に係る損害賠償イ号製品の販売価格及び被告の利益額は，上記【原告パラキャップの主張】(１)アの金額を下回るものである。
(2)被告の行為のうちハ号製品の製造に係る損害賠償ハ号製品に本件特許権２を実施する必要などなかったから，ハ号製品を施工した渡り通路の目地に係る工事について，原告パラキャップが一括して受注することができる蓋然性はなかった。
(3)差止めの必要性について
イ号製品及びハ号製品は，いずれもいわゆる「一点物」であり，特別に設計して製造したものであって，今後，同型の物を作ることはあり得ないから，本件訴えのうち差止請求に係る部分には必要性がない。
第４当裁判所の判断
１争点１（イ号製品は，本件特許発明１の技術的範囲に属するか）についてイ号製品は，少なくとも本件特許発明１の構成要件Ｄ「前記渡り通路の目地部側の側壁に一端部が前後方向にスライド移動可能にそれぞれ取付けられ，他端部が前記渡り通路用開口部が形成された外壁に左右方向にスライド移動可能に取付けられた一対のスライド側壁」を充足するとは認めることができないから，本件特許発明１の技術的範囲に属するということはできない。以下，詳述する。


(1)本件特許発明１の技術的範囲（構成要件Ｄ）の解釈についてア本件特許発明１の【特許請求の範囲】の記載中「取付け」の意味について原告らは，「取付ける」とは，「特定の目的のためにある物件を備え付けること」をいうものであり，「接着」することをいうものではなく，イ号製品のスライド側壁（手摺１０a及び１０ｂ）は，通路の目地部側の側壁（側壁９a及び９ｂ）に近接した場所に設置されているから，本件特許発明１の構成要件Ｄを充足する旨主張する（上記第３の１【原告らの主張】）。そこで検討すると，一般に，「取付ける」とは，「機器などを一定の場所に設置したり他の物に装置したりする」ことをいうものと解されるから，他の物と間隔の空いた状態で設置された物について，他の物に「取付けられた」ということは困難である。他に当業者が別の意義を有するものと解釈するなどと認めるに足りる証拠もない。
そうすると，構成要件Ｄの「側壁に‥‥取付けられ」という用語を通常の意味で解釈すると，「側壁」と間隔の空いた状態で設置された物は，仮に近接した状態で置かれていたとしても，「側壁に‥‥取付けられ」た物ということはできないと解される。
イ本件特許１に係る明細書の【発明の詳細な説明】の記載について上記明細書（以下「本件明細書」という。）には，「取付け」の意義に関する説明は見当たらないものの，以下の記載がある（甲１）。(ア)本件明細書には，本件特許発明１の第１の実施の形態として，図１ないし図９が記載されている。このうち図１ないし図３は，以下のとおりである。
【図１】第１の実施形態に係る平面図
【図２】図１の２－２線に沿う拡大断面図
【図３】図１の３－３線に沿う拡大断面図
また，上記実施例に関する説明として，以下の記載がある。「【００１３】１５，１５は前記渡り通路用開口部１が形成された両端部の外壁４，４と，前記渡り通路５の目地部６側の側壁１６，１６との間をほぼ直角に覆う一対のスライド側壁で，この一対のスライド側壁１５，１５は前記外壁４，４および側壁１６，１６の端部を覆うことができるように断面コ字状に形成されかつ全体をほぼ直角になるように形成されたスライド側壁本体１７，１７と，このスライド側壁本体１７，１７の両端部寄りの内壁面に取付けられた前記外壁４，４および側壁１６，１６の上面を移動するローラ１８，１８とで構成されている。」(イ)他方において，本件明細書には，本件特許発明１の第６の実施の形態として，以下の図２２ないし図２４が記載されている。
【図２２】第６の実施形態に係る平面図
【図２３】図２２の２３－２３線に沿う断面図
【図２４】本件特許発明の第６の実施の形態の目地プレートとスライド
側壁の斜視図
また，上記実施例に関する説明として，以下の記載がある。「【００２２】図２２ないし図２４の本発明の第６の実施の形態において，前記本発明の第５の実施の形態と主に異なる点は渡り通路５の目地部６側の床面上に目地プレート１２を位置させるとともに，側壁１６，１６の内壁面にスライド側壁１５Ｄ，１５Ｄを位置させて前後方向にスライド移動可能に取付けた点で，このように構成した渡り通路の目地装置２１Ｅにしても，前記本発明の第５の実施の形態と同様な作用効果が得られる。なお，目地プレート１２は渡り通路５の床面上に前後方向にスライド移動可能に位置させただけでもよく，あるいは目地プレート１２と渡り通路５の床面との間に小さなローラーを複数個介装させてもよい。」
(ウ)上記各記載について検討すると，まず，上記(ア)の第１の実施形態に係るスライド側壁は，目地部側の側壁の端部を覆うことができるように断面コ字状に形成されたスライド側壁本体１７と，このスライド側壁本体の両端部寄りの内壁面に取付けられた，側壁１６の上面を移動するローラー１８とで構成されているものである。これは，スライド側壁を目地部側の側壁と間隔を空けずに構成したものであって，上記アのとおり，本件特許発明１の構成要件Ｄについて，通常の意味のとおり解釈した場合における，本件特許発明の技術的範囲に属する実施例を開示したものである。
これに対し，上記(イ)の第６の実施形態に係るスライド側壁は，目地部側の側壁の内壁面に「位置させて前後方向にスライド移動可能に取付けた」ものとされている。しかしながら，上記図２２ないし図２４によっても，イ号製品のスライド側壁（手摺１０a及び１０ｂ）及び通路の目地部側の側壁（側壁９a及び９ｂ）とは異なり，スライド側壁と目地部側の側壁とが接触しているか否かが判然としない。目地プレート１２と一体となったスライド側壁１５が，渡り通路５の側壁１６で囲まれた空間に嵌合しているものとみることが可能であり，その場合は，スライド側壁を側壁に取付けたということもできる。
しかし，仮に，上記実施例についてスライド側壁と目地部側の側壁とが接触しない構成を説明したものであると解釈する場合，何をもってスライド側壁１５が側壁１６に取付けられているといえるのか，本件明細書には具体的な説明はなく，この構成について本件特許発明１の技術的範囲に属する構成として開示したと解することはできない。ウ本件特許発明１の技術的範囲（構成要件Ｄ）の解釈について上記ア及びイで検討したところによれば，少なくとも「側壁」と間隔の空いた状態で設置された物は，近接した状態で設置されていたとしても，構成要件Ｄの「側壁に‥‥取付けられ」の構成を充足するということは，特許請求の範囲に係る文言解釈上，できない。
(2)イ号製品の構成について
イ号製品のスライド側壁（手摺１０ａ及び１０ｂ）は，通路の目地部側の側壁（９ａ及び９ｂ）に近接した状態で設置されているものの，間隔の空いた状態で設置されていることについて当事者間に争いがない。そうすると，イ号製品のスライド側壁（手摺１０ａ及び１０ｂ）が本件特許発明１の構成要件Ｄの「側壁に‥‥取付けられ」たという要件を充足するものであるとは認められない。
２争点２（ハ号製品は，本件特許発明２の技術的範囲に属するか）について以下のとおり，ハ号製品は本件特許発明２の構成要件Ｉ及びＬの規定する「中間支柱」に相当する構成を有しておらず，少なくともこれらの構成要件を充足しないから，本件特許発明２の技術的範囲には属さないものである。
(1)本件特許発明２の技術的範囲について


前提事実(３)イのとおり，本件特許発明２は，構成要件Ｉ「この少なくとも２個以上の伸縮リンクの中央枢支部に常時垂直状態を維持するように枢支された少なくとも１本以上の中間支柱と，」及び同Ｌ「前記支柱に後端部が固定され，先端部が該支柱の隣りの中間支柱に固定された可動カバーパネルと重なり合う，該可動カバーパネルとほぼ同じ大きさの固定カバーパネル」を要件とするものである。
(2)ハ号製品の構成について
原告は，ハ号製品の構成として，「５本のポール９ａ，９ｂ，９ｃ，９ｄ，９ｅ」があり，これは構成要件Ｉ及びＬの「中間支柱」に当たる旨主張する（上記第３の２【原告らの主張】）。
そこで検討すると，ハ号製品が「５本のポール９ａ，９ｂ，９ｃ，９ｄ，９ｅ」の構成を有することを認めるに足りる的確な証拠はない。かえって，ハ号製品のカバーパネルの背後から撮影した写真等（乙９ないし１３）によれば，ハ号製品には，カバーパネルの後端部を固定する「中間支柱」に相当する部材はないことが認められる。
第５結論
以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，原告らの請求にはいずれも理由がない。
よって，主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第２６民事部
裁判長   裁判官          山    田    陽    三裁判    官            西    田    昌    吾裁判官達野ゆきは，転補のため署名押印することができない。裁判長   裁判官          山    田    陽    三
別紙
イ号製品目録
以下の渡り通路用免震エキスパンションジョイント。
第１構造
１隙間１を介した建物２と建物３がある。
２建物２の屋外部４の外壁５には幅約２メートルの開放部分６がある。３開放部分６の両脇の床面及び外壁には，直角に切り取られた半凹部７ａ，７ｂが設けられている。
４建物３には建物２側へ向けて突き出た通路８が設けられている。５建物３の通路８の隙間１側の床面は凹状となっており，この凹状の床面上の隙間１側に通路状のボード９が置かれている。
ボード９は，隙間１を覆い，建物２の開放部分６を経て建物２の屋外部４に通じている。
６建物２の開放部分６の両脇の半凹部７と，建物３の通路８の側壁９ａ，９ｂの内側との間を直角にそれぞれ覆う，一対の手摺１０ａ，１０ｂが設けられている。
７手摺１０ａ，１０ｂの建物２側の下枠１１が半凹部７ａ，７ｂに設置されており，ボード９の建物２側の端部は下枠１１に噛み合う形で半凹状に切り取られて下枠１１を覆っている。
８手摺１０ａ，１０ｂの建物３側の下枠１２ａ，１２ｂは，ボード９の両端部上の通路８の側壁９ａ，９ｂに近接した位置に設置されている。
第２図面
１図面１    俯瞰図
２図面２    見上図
別紙
ハ号製品目録
以下の内壁用免震エキスパンションジョイント。
第１構造
１隙間１を介した建物２と建物３がある。
２建物２の隙間１側にちょうつがい４ａ，４ｂ，４ｃにより取り付けられていることにより建物２に対して開閉自在な，隙間１の横幅の約４分の１の横幅有する枠フレーム５がある。
３建物３の隙間１側にちょうつがい４ｄ，４ｅ，４ｆにより取り付けられていることにより建物３に対して開閉自在な柱６がある。
４柱６の右端部（なお，内部から見て右端部，の意である。以下同様。）と枠フレーム５の左端部は，５個の枢支部７ａ，７ｂ，７ｃ，７ｄ，７ｅを設けたパンタグラフ状で伸縮自在な３個の上下方向に並列する連結具８ａ，８ｂ，８ｃにより連結されている。
５連結具８ａ，８ｂ，８ｃのそれぞれの枢支部７ａ，７ｂ，７ｃ，７ｄ，７ｅには，縦方向の５本のポール９ａ，９ｂ，９ｃ，９ｄ，９ｅが取り付けられている。
６枠フレーム５には羽目板１０が固定されており，羽目板１０は枠フレーム５を覆っている。
７ポール９ａ，９ｂ，９ｃ，９ｄ，９ｅに各左端部が固定された５枚のパネル１１ａ，１１ｂ，１１ｃ，１１ｄ，１１ｅがある。なお，パネル１１ａ，１１ｂ，１１ｃ，１１ｄ，１１ｅの横幅は，ポール９ａ，９ｂ，９ｃ，９ｄ，９ｅの各間隔の約２倍である。また，パネル１１ａの右端部はポール９ｂに，パネル１１ｂの右端部はポール９ｃに，パネル１１ｃの右端部はポール９ｄに，パネル１１ｄの右端部はポール９ｅに，パネル１１ｅの右端部は羽目板１０に，それぞれ重なっている。
８柱６に左端部が固定され，右端部がパネル１１ａと重なっているパネル１２がある。なお，パネル１２の横幅はパネル１１ａとほぼ同じである。
第２図面
１図面１    外観図
２図面２    内観図


平成２８年４月２７日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官
平成２６年（ワ）第２６０７９号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成２８年１月２０日
判            決
原告          アダプティックスインコーポレイテッド同訴訟代理人弁護士         飯    田    秀    郷同                 隈    部    泰    正同                 森    山    航    洋同                 清    水    紘    武同訴訟代理人弁理士         黒    田    博    道同                 北    口    智    英被告          富士通   株式会   社同訴訟代理人弁護士         片    山    英    二同                 佐    長        功同                 服    部        誠同                 中    村        閑同                 岩    間    智    女同補佐人弁理士             相    田    義    明
主            文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する控訴のための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１請求
被告は，原告に対し，１億円及びこれに対する平成２６年１０月１０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要等
１事案の要旨
本件は，発明の名称を「グループベースのサブキャリア割当による多重キャリア通信」とする特許第４０３１７０７号に係る特許権（以下「本件特許権」といい，その特許を「本件特許」という。）を有する原告が，被告による別紙物件目録記載の各基地局装置（以下，同目録記載１及び２の各装置を併せて「被告製品」という。）の販売は，本件特許権を侵害し又は侵害するものとみなされると主張して，被告に対し，民法７０９条及び特許法１０２条３項に基づく損害賠償金１８億円の一部である１億円及びこれに対する不法行為後である平成２６年１０月１０日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまでの民法所定年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
２前提事実（証拠等を掲げた事実以外は，当事者間に争いがない。）
(1)当事者
ア原告は，アメリカ合衆国デラウェア州法に基づいて設立された法人であり（弁論の全趣旨），本件特許権を保有する者である。
イ被告は，通信機器・装置・システムの製造及び販売等を業とする株式会社である。
(2)本件特許権
原告が有する本件特許権の内容は以下のとおりである（甲１，２の１）。
特許番号   第４０３１７０７号
発明の名称グループベースのサブキャリア割当による多重キャリア通信
出願日     平成１３年１２月１３日
優先日    平成１２年１２月１５日
（優先権主張番号０９／７３８，０８６，優先権主張国米国）
平成１３年４月１７日
（優先権主張番号０９／８３７，３３７，優先権主張国米国）
登録日     平成１９年１０月２６日
(3)特許請求の範囲の記載
本件特許の願書に添付した明細書（訂正審判事件〔訂正２０１２－３９０１０９〕の平成２４年１０月９日付け審決〔同月１８日確定〕により訂正が認められたもの〔別添特許審決公報[甲２の２]参照〕で，特許請求の範囲を含む〔平成１４年法律第２４号附則１条２号，３条１項，平成１５年政令第２１４号〕。以下，図面〔別添特許公報[甲２の１]参照〕と併せて「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項４及び同９（以下，請求項４の発明を「本件発明４」，請求項９の発明を「本件発明９」といい，これらを併せて「本件各発明」という。）の各記載（訂正部分に下線を付した。）は，それぞれ次のとおりである（甲１，２の１及び２の２）。
ア請求項４
直交周波数分割多重アクセス（ＯＦＤＭＡ）を採用しているシステムのためのサ
ブキャリア選択の方法において，
複数のサブキャリアを，複数のサブキャリアから成る複数のクラスタで構成され
た複数のグループに分割する段階と，
前記複数のグループの中の１つ又は複数のグループの加入者による選択の表示を
受信する段階と，
前記加入者からサブキャリアのクラスタの１つ又は複数のグループに関するフィードバック情報を受信する段階であって，前記フィードバック情報は，ソース符号化技法を使って圧縮され，エラー修正でエンコードされる，前記段階と，前記加入者が選択した１つ又は複数のクラスタのグループの中の少なくとも１つのクラスタを前記加入者との通信に使用するために割り当てる段階と，から成ることを特徴とする方法。
イ請求項９
複数のサブキャリアから成る複数のクラスタで構成された複数のグループの中の１つ又は複数のグループの加入者による選択の表示と，サブキャリアのクラスタから成る前記１つ又は複数のグループに関する前記加入者からのフィードバック情報と，を受信する，クラスタ割当制御装置であって，前記フィードバック情報は，ソース符号化技法を使って圧縮され，エラー修正でエンコードされており，前記クラスタ割当制御装置は，更に，前記加入者が選択した１つ又は複数のクラスタのグループの中の少なくとも１つのクラスタを前記加入者との通信に使用するために割り
当てる，前記クラスタ割当制御装置と，
前記クラスタ割当制御装置に接続されて，前記加入者によって使用される前記１つ又は複数のクラスタのグループにおける前記少なくとも１つのクラスタを表示するような通知を前記加入者へ送信する，直交周波数分割多重（ＯＦＤＭＡ）トラン
シーバと，
を備えることを特徴とする装置。
(4)本件各発明の構成要件
本件各発明を構成要件に分説すると，それぞれ次のとおりである（以下，分説した構成要件をそれぞれの符号に従い「構成要件４Ａ」などという。）。
ア本件発明４
４Ａ直交周波数分割多重アクセス（ＯＦＤＭＡ）を採用しているシステムの
ためのサブキャリア選択の方法において，
４Ｂ複数のサブキャリアを，複数のサブキャリアから成る複数のクラスタで
構成された複数のグループに分割する段階と，
４Ｃ前記複数のグループの中の１つ又は複数のグループの加入者による選択
の表示を受信する段階と，
４Ｄ前記加入者からサブキャリアのクラスタの１つ又は複数のグループに関
するフィードバック情報を受信する段階であって，
４Ｅ前記フィードバック情報は，ソース符号化技法を使って圧縮され，エラ
ー修正でエンコードされる，前記段階と，
４Ｆ前記加入者が選択した１つ又は複数のクラスタのグループの中の少なくとも１つのクラスタを前記加入者との通信に使用するために割り当てる段階と，から成ることを特徴とする方法。


イ本件発明９
９Ａ複数のサブキャリアから成る複数のクラスタで構成された複数のグループの中の１つ又は複数のグループの加入者による選択の表示と，９Ｂサブキャリアのクラスタから成る前記１つ又は複数のグループに関する前記加入者からのフィードバック情報と，を受信する，
９Ｃクラスタ割当制御装置であって，
９Ｄ前記フィードバック情報は，ソース符号化技法を使って圧縮され，エラ
ー修正でエンコードされており，
９Ｅ前記クラスタ割当制御装置は，更に，前記加入者が選択した１つ又は複数のクラスタのグループの中の少なくとも１つのクラスタを前記加入者との通信に使用するために割り当てる，前記クラスタ割当制御装置と，９Ｆ前記クラスタ割当制御装置に接続されて，前記加入者によって使用される前記１つ又は複数のクラスタのグループにおける前記少なくとも１つのクラスタを表示するような通知を前記加入者へ送信する，９Ｇ直交周波数分割多重（ＯＦＤＭＡ）トランシーバと，を備えることを特徴とする装置。
(5)被告の行為等
ア被告は，業として，被告製品を販売している。
イ被告製品は，国際電気通信連合（ＩＴＵ）が策定した第３世代移動通信システムの世界標準「ＩＭＴ－２０００」の標準化を行う組織の一つである３ＧＰＰにおける第３世代（３Ｇ）移動通信システムの長期的高度化システムであるＬＴＥ（LongTermEvolution）通信規格（以下「ＬＴＥ通信規格」という。）に準拠した基地局装置である。このＬＴＥ通信規格では，基地局は，そのダウンリンクのスケジューリング（リソース・ブロックを複数のユーザ端末に割り当てること）の際にダウンリンク・チャネルの品質に基づきデータ送信のためのリソース・ブロックを割り当て，その伝送のための変調方式及び符号化率を決定することから，適切な変調方式と符号化率を決定するためには，基地局（送信側）には無線リンクのチャネル条件に関する情報が必要である。そこで，基地局は，予め定められたリファレンス信号を送信し，端末（移動端末）は，これを受信してリファレンス信号のチャンネルの品質（ＳＩＮＲ:Signal-to-Interference-plus-NoiseRatio）を逐次測定し，送信されたリファレンス信号に関するＳＩＮＲを指標化しチャンネル品質情報（ＣＱＩ:ChanelQualityIndicator）を基地局に報告（フィードバック）する。ＬＴＥ通信規格の通信方法においては，基地局の指定により，非周期的なＣＱＩレポートはいくつかのモードによって行われるが，被告製品が用いられる通信システム方法（以下「被告通信システム方法」という。）では，高次階層設定サブバンドフィードバックモード（HigherLayer-configuredsubband   feedback）モード（モード３－０又はモード３－１）（以下「本件モード」という。）が採用されている（甲６の２・訳文３ないし４行，下から４行目から末行まで，甲６の３訳文１頁９ないし１１行目，甲７の４訳文・下から９ないし８行目，下から３行目）。被告通信システム方法における端末（移動端末）は，全帯域がＮ個のサブバンドで構成されている場合，ワイドバンドＣＱＩ及びワイドバンドＣＱＩとの差分であるＮ個の差分ＣＱＩを基地局に報告する。
３争点
原告は，被告通信システム方法は別紙被告製品が用いられる通信システム方法の構成の特徴のとおりの構成を有し，被告製品は別紙被告製品の構成の特徴のとおりの構成を有するとした上で（以下，上記各別紙記載の各構成をそれぞれの符号に従い「特徴４ａ」などという。），①被告製品は本件発明９の技術的範囲に属するから，被告は，被告製品を販売したことにより，本件特許権を侵害した旨，また，②被告通信システム方法は本件発明４の技術的範囲に属するところ，被告通信システム方法の使用に用いられる被告製品は本件発明４の課題解決に不可欠なものであって，被告は，本件発明４が特許発明であること及び被告製品が同発明の実施に用いられることを知りながら，被告製品を販売したことにより，本件特許権を侵害したものとみなされる（特許法１０１条５号）旨主張している。これに対し，被告は，原告の主張に係るＬＴＥ通信規格に準拠する基地局装置は本件発明９の構成要件を充足せず，また，同装置を使用する通信システム方法は本件発明４の構成要件を充足しない（ただし，被告は，原告の主張に係るＬＴＥ通信規格に準拠する基地局装置との対比としての構成要件９Ｃ，９Ｆ及び９Ｇの充足性，同装置を使用する通信システム方法との対比としての構成要件４Ａの充足性については，争っていない。）ことを前提として，被告製品は本件発明９の技術的範囲に属せず，被告通信システム方法は本件発明４の技術的範囲に属しないなどと主張するとともに，本件各発明についての特許はいずれも特許無効審判により無効とされるべきものであると主張して争っている（なお，被告は，本件訴訟において，上記のとおり，原告の主張に係るＬＴＥ通信規格に準拠する基地局装置とその基地局装置を使用する通信方法について認否反論をしているが，審理対象を被告製品及び被告通信システム方法とすることについて積極的に争っていないため，以下では，単に，被告製品が本件発明９の技術的範囲に属するか，また，被告通信システム方法が本件発明４の技術的範囲に属するかについて検討することとする。）。上述したところに鑑みると，本件の争点は，以下のとおりまとめることができる。(1)被告通信システム方法は本件発明４の技術的範囲に属するか（争点(1-1)）。また，被告製品が本件発明４の課題解決に不可欠なものであり，被告は，本件発明４が特許発明であること及び被告製品が同発明の実施に用いられることを知りながら，被告製品を販売したか（争点(1-2)）。
(2)被告製品は本件発明９の技術的範囲に属するか（争点(2)）。(3)本件各発明に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか（争点(3)）。
(4)原告の損害額（争点(4)）
第３争点に関する当事者の主張
１争点(1-1)（被告通信システム方法は本件発明４の技術的範囲に属するか。）及び争点(1-2)（被告製品が本件発明４の課題解決に不可欠なものであり，被告は，本件発明４が特許発明であること及び被告製品が同発明の実施に用いられることを知りながら，被告製品を販売したか。）について
（原告の主張）
(1)争点(1-1)（被告通信システム方法は本件発明４の技術的範囲に属するか。）
について
ア構成要件４Ｂの「複数のクラスタで構成された複数のグループ」の意義につ
いて


(ｱ)被告通信システム方法の構成において，１２個の連続したサブキャリアからなるリソース・ブロック（以下「ＲＢ」と表示することもある。）が構成要件４Ｂの「クラスタ」に，複数のＲＢにより構成されるサブバンドが構成要件４Ｂの「少なくとも１つのクラスタで構成されるグループ」にそれぞれ相当するから，被告通信システム方法は，構成要件４Ｂを充足する。
(ｲ)構成要件４Ｂは，クラスタのグループをグループインデクスで特定することを何ら規定しておらず，どのような形式にせよ，クラスタのグループに関するフィードバック情報であることが基地局によって識別できれば良い。したがって，クラスタのグループは，グループインデクスで特定されるものに限定されるという被告の主張は誤りである。
イ構成要件４Ｃの「加入者による選択の表示」の意義について(ｱ)全部のサブバンドを選択すると解釈する場合（以下「解釈１」という。）本件明細書の段落【００２８】の記載は，全帯域の全部のクラスタのＳＩＮＲを基地局に報告する実施態様を説明しており，また，同【００６９】の説明を逆に言うと，グループの全部に関する情報が基地局に返送される実施形態があり得るといえ，「選択」とは，全部のサブバンドを選択することを排除するものではない。被告通信システム方法では，非周期的ＣＱＩの報告をユーザ端末に求めると，ユーザ端末は，これを受けて，本件モードにより，全部のサブバンドの差分ＣＱＩを被告製品（基地局）に報告する。例えば，ユーザ端末は，甲第１４号証の第６図が示すような，「３，２，２，３，０，０，２，２，２」という９個の差分ＣＱＩを被告製品（基地局）に報告するところ，このように差分ＣＱＩを９個，順番に報告していることが，全部選択をしていることの表示に該当する。(ｲ)差分ＣＱＩの「０」，「１」又は「２」を付することで選択していることを示すと解釈する場合（以下「解釈２」という。）
上記のとおり，被告通信システム方法では，非周期的ＣＱＩの報告をユーザ端末に求めると，ユーザ端末は，これを受けて，本件モードにより，全部のサブバンドの差分ＣＱＩを被告製品（基地局）に報告する。例えば，ユーザ端末は，甲第１４号証の第６図が示すような，「３，２，２，３，０，０，２，２，２」という９個の差分ＣＱＩを被告製品（基地局）に報告するところ，差分ＣＱＩの順番がサブバンドの順番と合致するから，当該順番を占める差分ＣＱＩの「０」，「１」又は「２」は，当該サブバンドを選択していることを示す表示に相当する。(ｳ)被告は，選択の表示とフィードバック情報は別の種類の情報でなければならないと主張するが，ある情報が，選択の表示であるとともにフィードバック情報でもあるというように，ある情報が２面性を備えることはあり得るから，２つの情報を兼ねる１つの情報の存在を全て否定する被告の主張は，その前提において誤っている。
ウ構成要件４Ｄの「フィードバック情報」の意義について(ｱ)構成要件４Ｄにおける「フィードバック情報」は，基地局からのパイロット記号に基づき，基地局にフィードバックする通信品質に関する情報，すなわち，ＳＩＮＲ，ＳＩＮＲインデクスなどを意味すると解すべきである。ＣＱＩはチャネルのＳＩＮＲを指標化したものであるから，被告通信システム方法において，基地局がサブバンドＣＱＩの情報（差分ＣＱＩ）を受信することにより，被告通信システム方法は，構成要件４Ｄを充足する。
(ｲ)構成要件４Ｄは，被告が主張する「選択されたクラスタグループに係る情報のみ」というような限定をしておらず，チャネル品質が良好なチャネルが多数存在する場合には，なるべく多くのグループに関するフィードバック情報があることは基地局におけるリソース割り当ての自由度を高めるという意味で好ましい。全部のクラスタのグループに関するフィードバック情報を提供した方が，フィードバック情報量を低減することができるのであって，「加入者情報を更新するための帯域幅コストと統合最適化のための計算費用」の削減という作用効果を得ることができる。また，被告は，差分ＣＱＩはＣＱＩではないためにフィードバック情報ではない旨主張するようであるが，差分ＣＱＩが圧縮後データの一部であることを看過しており，誤りである。
ＣＱＩは，ユーザ端末が基地局装置（被告製品）から受信したり，リファレンス信号を乗せたサブキャリアに関するチャネル品質を示す指標として報告（フィードバック）されるものである。また，ＳＩＮＲインデクスに相当するものであるから，フィードバック情報がＳＩＮＲ又はＳＩＮＲインデクスに限定されるとの被告主張に基づいたとしても，構成要件４Ｄを充足する。
エ構成要件４Ｅの「ソース符号化技法」の意義について(ｱ)本件モードにおいて，各サブバンドの情報は，コードワードごとに対応したワイドバンドＣＱＩに関して差分的に符号化されることにより圧縮され，畳み込み符号によって誤り訂正符号化されるから，被告通信システム方法は，構成要件４Ｅを充足する。
(ｲ)被告は，「ターゲット」が再現される可逆圧縮でなければならないと，限定解釈しているが，本件発明４におけるソース符号化技法による圧縮については，可逆圧縮であるのか，不可逆圧縮であるのか何ら限定していない。被告通信システム方法においては，本件モードにおいて，ワイドバンドＣＱＩ及びＮ個の差分ＣＱＩを受信するが，その報告のためのデータはソース符号化技法で圧縮されたものであって，差分ＣＱＩは圧縮後データの一部である。被告の主張は，この点を看過しており誤りである。
オ構成要件４Ｆの「前記加入者が選択した１つ又は複数のクラスタのグループの中の少なくとも１つのクラスタを・・・割り当てる」の意義について(ｱ)構成要件４Ｆにおいて，「前記加入者が選択した１つ又は複数のクラスタのグループの中の少なくとも１つのクラスタ『のみ』を・・・割り当てる」との記載になっておらず，本件明細書において，加入者に対するサブキャリアの割当ては基地局が総合的判断のもとで最終決定をすることが記載されている。一方，被告通信システム方法は，基地局が，ユーザ端末の選択した複数のサブバンドを構成する１つ又は複数のＲＢを，ユーザ端末との通信に使用するために割り当てる段階を有するといえ，ＲＢはクラスタに相当するから，構成要件４Ｆを充足する。


(ｲ)本件モードにおいて，加入者が全サブバンドを選択したと解釈する立場に基づくと（解釈１の場合），基地局が割り当てるＲＢは，必ずいずれかのサブバンドに属するから，構成要件４Ｆを充足する。また，本件モードにおいて，差分ＣＱＩ「０」，「１」又は「２」を付したサブバンドを選択していると解釈する立場に立つと（解釈２の場合），基地局は，差分ＣＱＩ「３」以外のサブバンドに属するＲＢを加入者に割り当てるのが通例であり，仮に，差分ＣＱＩ「３」のサブバンドに属するＲＢを併せて割り当てたとしても，その割り当て分は，本件発明４とは関係がない付加的な事項であって，被告通信システム方法は，構成要件４Ｆの充足性を左右しない。
差分ＣＱＩが「３」のサブバンドに属するソース・ブロックのみを割り当てる場合は存在しておらず，差分ＣＱＩが「３」のサブバンドに属するリソース・ブロックを割り当てることがあるとしても，同時に差分ＣＱＩが「０」，「１」又は「２」のサブバンドに属するリソース・ブロックを割り当てているから，被告通信システム方法は，構成要件４Ｆを充足する。
(2)争点(1-2)（被告製品が本件発明４の課題解決に不可欠なものであり，被告は，本件発明４が特許発明であること及び被告製品が同発明の実施に用いられることを知りながら，被告製品を販売したか。）について
被告製品は，本件発明４の使用に用いるものであり，本件発明４による課題の解決に不可欠なものである。被告は，本件発明４が特許発明であること及び被告製品が同発明の実施に用いられることを知りながら，業として，被告製品の販売をしたから，特許法１０１条５号により本件特許権を侵害したものとみなされる。
（被告の主張）
(1)争点(1-1)（被告通信システム方法は本件発明４の技術的範囲に属するか。）
について
ア構成要件４Ｂの「複数のクラスタで構成された複数のグループ」の意義につ
いて
構成要件４Ｂにおける「グループ」とは，各加入者が各クラスタのチャネル情報を送信することを前提として複数のクラスタを束ねたものであって，かつ，グループインデクスにより特定される複数のクラスタの束を意味すると解される。本件モードにおけるサブバンドは，サブバンドを特定するグループインデクスが存在しないから，「複数のサブキャリアから成る複数のクラスタで構成された複数のグループ」には該当せず，被告通信システム方法は，構成要件４Ｂを充足しない。イ構成要件４Ｃの「加入者による選択の表示」の意義について(ｱ)特許請求の範囲の文言上，「選択の表示」と「フィードバック情報」とが別の種類の情報として記載されている。本件明細書には，段落【００７０】に「フィードバック情報」を受信するとの開示があり，それとは別に「選択の表示」を受信することの記載はないものの，同じ情報が「選択の表示」と「フィードバック情報」を兼ねてもよいとの記載がない以上，「選択の表示」と「フィードバック情報」とは，別の種類の情報でなければならない。本件モードにおいて，加入者が送信するのは，全サブバンドの差分ＣＱＩとワイドバンドＣＱＩであるところ，差分ＣＱＩが「選択の表示」と「フィードバック情報」の両方に含まれると解することはできない。
(ｲ)本件モードでは，差分ＣＱＩを，常に，その数値の如何に関わりなく全て報告するから，本件発明４のように，加入者が使用に望ましいと考えるものが選び出されているとはいえず，「加入者による選択」がなされていない。本件発明４が，①加入者情報を更新するための帯域幅コストの削減と②統合最適化のための計算費用の削減の両方を技術的課題とし，その解決手段として，「加入者による選択」を定めていることからすれば，構成要件４Ｃの「加入者による選択」には加入者が全部のクラスタグループを選ぶことは含まれないと解される。本件モードにおいては，差分ＣＱＩが「３」の値を有するサブバンドについても，差分ＣＱＩが「０」，「１」，「２」の値を有するサブバンドと同様に，常にユーザ端末から基地局に報告されていることからすれば，差分ＣＱＩが「０」，「１」，「２」の値については選択の表示であり，差分ＣＱＩが「３」の値については非選択の表示であると評価することはできないから，被告通信システム方法は，構成要件４Ｃを充足しない。
ウ構成要件４Ｄの「フィードバック情報」の意義について(ｱ)被告通信システム方法において，ユーザ端末から基地局に対して，差分ＣＱＩ以外に別途「サブバンドＣＱＩの情報」が送信されることはなく，基地局が受信するのは差分ＣＱＩのみである。原告の主張は，「０」，「１」，「２」という差分ＣＱＩの値が，「選択の表示」と「フィードバック情報」のいずれにも対応することになるが，「選択の表示」と「フィードバック情報」とはそれぞれ別の種類の情報であることを前提とするから，「０」，「１」，「２」という差分ＣＱＩの値が，同時に，「選択の表示」及び「フィードバック情報」に該当することはありえず，被告通信システム方法は，構成要件４Ｄを充足しない。(ｲ)本件発明４は，最終的には基地局によりクラスタ（クラスタグループではない）の選択・割当てがなされるものであるところ（構成要件４Ｆ），基地局がクラスタグループ内のどのクラスタを選択し，割り当てるかについて判断するためには，各クラスタの情報が必要であるから，「フィードバック情報」には，基地局による割当の対象となる各「サブキャリアのクラスタ」の情報が含まれていなければならない。また，加入者から基地局に対して送信される情報に，加入者が選択していないクラスタグループの情報が含まれている場合には，加入者情報を更新するための帯域幅コストの削減が実現できないから，かかる情報は，「フィードバック情報」には該当しない。さらに，本件モードにおける差分ＣＱＩは，原告がクラスタに対応すると主張しているＲＢの情報ではなく，選択されていないサブバンドの差分ＣＱＩ「３」も常に送信されるから，かかる差分ＣＱＩは「フィードバック情報」に該当しない。


(ｳ)また，フィードバック情報として，指標化されたＳＩＮＲを使用することができるとしても，「ＳＩＮＲレベルに対するインデクス」と評価できるものでなければならない。本件モードにおける差分ＣＱＩは，ＳＩＮＲをＣＱＩに指標化したものをさらにワイドバンドＣＱＩとの比較により４つに類型化したものであって，ＳＩＮＲの復元は不可能であるから，「ＳＩＮＲレベルに対するインデクス」であると評価することはできず，「フィードバック情報」に該当せず，被告通信システム方法は，構成要件４Ｄの「フィードバック情報」を充足しない。エ構成要件４Ｅの「ソース符号化技法」の意義について「ソース符号化技法」とは，「ソース」（情報源）の出力に含まれている冗長さを除き，含まれている情報を（ほとんど）損なうことなしに見かけ上のデータ量を減らすことをいい，具体的には，本件明細書の段落【００７６】に記載された差分エンコーディングがこれに該当する。本件モードにおける差分ＣＱＩについて，ワイドバンドＣＱＩとの比較による類型化は，差分エンコーディングとは異質なものであって，実際のＣＱＩないしＳＩＮＲがいかなる値であったかを復元することが不可能であるから，「ソース（情報源）の出力に含まれている冗長さを除き，含まれている情報を（ほとんど）損なうことなしに見かけ上のデータ量を減らすこと」に該当しない。被告通信システム方法において，サブバンドＣＱＩをワイドバンドＣＱＩとの比較により４つに区分し，差分ＣＱＩとすることは，「ソース符号化技法」には該当せず，被告通信システム方法は，構成要件４Ｅ「ソース符号化技法」を充足しない。
オ構成要件４Ｆの「前記加入者が選択した１つ又は複数のクラスタのグループの中の少なくとも１つのクラスタを・・・割り当てる」の意義について(ｱ)基地局は，加入者が選択したクラスタグループの中のクラスタを割り当てなければならず，加入者が選択していないクラスタグループ内のクラスタを割り当てることがあってはならないと解される。
被告通信システム方法は，ユーザ端末が，差分ＣＱＩを「３」として基地局に送信したサブバンドであっても，当該サブバンド内のＲＢがユーザ端末に割り当てられることがありうる。その場合には，ユーザ端末が「選択」していないサブバンド内のＲＢが割り当てられることになるから，構成要件４Ｆを充足しない。(ｲ)被告が原告同様の測定を行った結果（乙１０。以下「被告測定結果」という。）に示されたとおり，ユーザ端末が差分ＣＱＩを「３」と報告したサブバンドに属するＲＢグループが当該ユーザ端末に割り当てられている例が，複数確認されている。したがって，差分ＣＱＩが「０」，「１」及び「２」であるサブバンドが選択されたと評価することはできない。
(2)争点(1-2)（被告製品が本件発明４の課題解決に不可欠なものであり，被告は，本件発明４が特許発明であること及び被告製品が同発明の実施に用いられることを知りながら，被告製品を販売したか。）について
否認ないし争う。
２争点(2)（被告製品は本件発明９の技術的範囲に属するか。）について
（原告の主張）
(1)構成要件９Ａのうち，「複数のクラスタで構成された複数のグループ」の意義については，上記１の(原告の主張)の(1)のアにおいて，構成要件４Ｂの「複数のクラスタで構成された複数のグループ」の意義について述べたのと同様である。また，構成要件９Ａのうち，「加入者による選択の表示」の意義については，上記１の(原告の主張)の(1)のイにおいて，構成要件４Ｃの「加入者による選択の表示」の意義について述べたのと同様である。
(2)構成要件９Ｂの「フィードバック情報」の意義については，上記１の(原告の主張)の(1)のウにおいて，構成要件４Ｄの「フィードバック情報」の意義について述べたのと同様である。
(3)構成要件９Ｄの「ソース符号化技法」の意義については，上記１の(原告の主張)の(1)のエにおいて，構成要件４Ｅの「ソース符号化技法」の意義について述べたのと同様である。
(4)構成要件９Ｅの「前記加入者が選択した１つ又は複数のクラスタのグループの中の少なくとも１つのクラスタを・・・割り当てる」は，上記１の(原告の主張)の(1)のオにおいて，構成要件４Ｆの「前記加入者が選択した１つ又は複数のクラスタのグループの中の少なくとも１つのクラスタを・・・割り当てる」の意義について述べたのと同様である。
(5)以上より，被告製品は，構成要件９Ａ，Ｂ，Ｄ及びＥを充足する。
（被告の主張）
(1)構成要件９Ａのうち，「複数のクラスタで構成された複数のグループ」の意義については，上記１の(被告の主張)の(1)のアにおいて，構成要件４Ｂの「複数のクラスタで構成された複数のグループ」の意義について述べたのと同様である。また，構成要件９Ａのうち，「加入者による選択の表示」の意義については，上記１の(被告の主張)の(1)のイにおいて，構成要件４Ｃの「加入者による選択の表示」の意義について述べたのと同様である。
(2)構成要件９Ｂの「フィードバック情報」の意義については，上記１の(被告の主張)の(1)のウにおいて，構成要件４Ｄの「フィードバック情報」の意義について述べたのと同様である。
(3)構成要件９Ｄの「ソース符号化技法」の意義については，上記１の(被告の主張)の(1)のエにおいて，構成要件４Ｅの「ソース符号化技法」の意義について述べたのと同様である。
(4)構成要件９Ｅの「前記加入者が選択した１つ又は複数のクラスタのグループの中の少なくとも１つのクラスタを・・・割り当てる」は，上記１の(被告の主張)の(1)のオにおいて，構成要件４Ｆの「前記加入者が選択した１つ又は複数のクラスタのグループの中の少なくとも１つのクラスタを・・・割り当てる」の意義について述べたのと同様である。
(5)以上より，被告製品は，構成要件９Ａ，Ｂ，Ｄ及びＥを充足しない。３争点(3)（本件各発明に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか）について
（被告の主張）


(1)本件発明４は，１９９８年８月１３日に国際公開された国際公開ＷＯ９８／３５４６３号（乙６）に記載された発明（以下「乙６発明」という。）と同一であるか，少なくとも乙６発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。したがって，本件発明４は新規性又は進歩性を欠くものであり，本件発明４についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものである。また，本件発明９は，方法発明である本件発明４を「装置」として表現し，「直交周波数分割多重（ＯＦＤＭＡ）トランシーバ」を備えるとの限定を付したものに相当するところ，「トランシーバ」とは「送受信機」のことであり，乙６発明も，直交周波数分割多重（ＯＦＤＭＡ）を行うものであって，「直交周波数分割多重（ＯＦＤＭＡ）トランシーバ」を備えていることが明らかであるから，本件発明９は，本件発明４と同じ理由により，乙６発明と実質的に同一であるか，少なくとも乙６発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。したがって，本件発明９は新規性又は進歩性を欠くものであり，本件発明９についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものである。
(2)本件発明４は，２０００年７月にＩＥＥＥ（米国電気電子学会）によって発行されたChuang及びSollenberger著「Beyond3G:Wideband   WirelessDataAccessBasedon    OFDMand    DynamicPacket    Assignment」（乙８。   同７８   頁左欄「Abstract」の節の１７～３２行，同頁左欄「Introduction」の節の７９頁左欄３６～５８   行，８   ０頁左   欄「PHYSICAL   ANDMACLAYER   TECHNIQUESANDDEPLOYMENTSCENARIOS」の節の同頁左欄３０～３９行，同頁右欄１７～２１行，８１頁左欄２１～２４行，同頁右欄１２～１７行，同欄３０～４２行）に記載された発明（以下「乙８発明」という。）及び１９９９年にＩＥＥＥ（米国電気電子学会）によって発   行され   たYe   Li及びSollenberger   著「Clustered   OFDMwith    ChannelEstimationfor    HighRate    WirelessData   」（乙９。同４３頁左欄「Ⅰ.INTRODUCTION」の節の１８～３０行，同頁右欄，「Ⅱ.CLUSTEREDOFDM   FORWIDEBANDMOBILEWIRELESS   SYSTEMS」の節の下から１４行目～末行，４４頁左欄Fig.1，及び同欄１５～２６行）に記載された発明（以下「乙９発明」という。）に開示されたグループ化の技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。したがって，本件発明４は進歩性を欠くものであり，本件発明４についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものである。また，本件発明９は，方法発明である本件発明４を「装置」として表現し，「直交周波数分割多重（ＯＦＤＭＡ）トランシーバ」を備えるとの限定を付したものに相当するところ，「トランシーバ」とは「送受信機」のことであり，乙８発明も，直交周波数分割多重（ＯＦＤＭＡ）を行うものであるから，「直交周波数分割多重（ＯＦＤＭＡ）トランシーバ」を備えていることが明らかであるから，本件発明９は，本件発明４と同じ理由により，乙８発明及び乙９発明に開示されたグループ化技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。したがって，本件発明９は進歩性を欠くものであり，本件発明９についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものである。
（原告の主張）
否認ないし争う。
乙６発明は，本件各発明の各構成要件に対応する構成をいずれも開示していないから，本件各発明と同一ではなく，また，乙６発明から本件各発明に至ることは容易想到とはいえない。さらに，乙８発明は，本件各発明とは技術思想が異なり，乙９発明を乙８発明に組み合わせる必要も動機もないし，仮に，乙８発明に乙９発明を組み合わせたとしても，本件各発明に至ることはない。
４争点(4)（原告の損害額）について
（原告の主張）
本件特許の設定登録後，本件訴訟の提起に至るまでの被告製品の販売台数は３万５０００台を下ることはないから，原告の損害額は，特許法１０２条３項に基づき算定される実施料相当額１８億円を下ることはない。原告は，本訴において，明示的一部請求として，上記原告が受けた損害のうち１億円の損害の賠償を請求する。
（被告の主張）
否認ないし争う。
第４当裁判所の判断
１要旨
原告は，被告通信システム方法の構成要件４Ｃの充足性，並びに被告製品の構成要件４Ｆ，同９Ａ及び同９Ｅの充足性につき，解釈１及び２を主張して，いずれの解釈によっても，これが認められる旨主張する。
しかし，被告通信システム方法は，解釈１を採用すると，少なくとも構成要件４Ｃを充足せず，解釈２を採用すると，少なくとも構成要件４Ｆを充足しないから，いずれの解釈によっても，被告通信システム方法は本件発明４の技術的範囲に属するとは認められない。また，被告製品は，解釈１を採用すると，少なくとも構成要件９Ａを充足せず，解釈２を採用すると，少なくとも構成要件９Ｅを充足しないから，いずれの解釈によっても，被告製品は本件発明９の技術的範囲に属するとは認められない。
その理由は，以下のとおりである。
２検討
(1)本件明細書には以下の記載がある（甲２の１及び２の２）。
ア【技術分野】
「・・・本発明は，無線通信の分野に関し，より厳密には，本発明は，直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）を使っている多重セル多重加入者無線システムに関する。」（本件明細書・段落【０００１】）
イ【発明が解決しようとする課題】
「ＯＦＤＭＡに関してサブキャリア割当を行うという１つのアプローチは，統合最適化オペレーションであるが，これは，全セル内の全加入者の行動とチャネルに関する知識が必要なばかりでなく，現在の加入者がネットワークを抜けたり新しい加入者がネットワークに加わったりした場合，その度毎に周波数の再調整が必要になる。これは，主に，加入者情報を更新するための帯域幅コストと統合最適化のための計算費用のせいで，実際の無線システムでは非実用的である場合が多い。」（同段落【０００６】）。
ウ【課題を解決するための手段】


「システムのためにサブキャリアを選択する方法及び装置について説明する。或る実施形態では，直交周波数分割多重アクセス（ＯＦＤＭＡ）を採用しているシステムのためのサブキャリア選択の方法は，複数のサブキャリアを，少なくとも１つのサブキャリアのクラスタから成る複数のグループに分割する段階と，加入者による，前記複数のグループの中の１つ又は複数のグループの選択の表示を受信する段階と，加入者が選択した１つ又は複数のクラスタのグループの中の少なくとも１つのクラスタを，加入者との通信に使用するために割り当てる段階と，で構成されている。」（同段落【０００７】）
エ【発明を実施するための最良の形態】
(ｱ)「ダウンリンクチャネルに関しては，各加入者は最初に全てのサブキャリアについてチャネルと干渉の情報を測定し，性能の良い（例えば，信号対干渉＋ノイズ比（signal-to-interferenceplusnoise   ratio）（ＳＩＮＲ）が高い）複数のサブキャリアを選択して，それら候補サブキャリアに関する情報を基地局にフィードバックする。（以下略）」（同段落【００１０】）
(ｲ)「加入者からこの情報を受信すると，基地局は，基地局で入手可能な追加情報（中略）を利用して，候補の中からサブキャリアを更に選択する。（以下略）」
（同段落【００１１】）
(ｳ)｢図１Ａは，サブキャリア１０１のような複数のサブキャリアとクラスタ１０２を示している。クラスタ１０２のようなクラスタは，図１Ａに示すように，少なくとも１つの物理的サブキャリアを保有している論理ユニットとして定義される。
（以下略）｣（同段落【００２３】）
(ｴ)｢代表的サブキャリア／クラスタ割当手続き   図１Ｂは，加入者へのクラスタ割当のプロセスの或る実施形態を示すフロー図である。（以下略）｣（同段落【００２４】），「図１Ｂに示すように，各基地局は，そのセル（又はセクター）内の各加入者にパイロットＯＦＤＭ記号を周期的に同報通信する（処理ブロック１０１）。（以下略）」（同段落【００２５】），｢次に，各加入者は，継続的にパイロット記号の受信をモニターし，セル間干渉及びセル内トラフィックを含め，各クラスタのＳＩＮＲ及び／又は他のパラメータを測定する（処理ブロック１０２）。この情報に基づいて，各加入者は，相対的に性能が良好な（中略）１つ又は複数のクラスタを選択して，これらの候補クラスタに関する情報を所定のアップリンクアクセスチャネルを通して基地局にフィードバックする（処理ブロック１０３）。（中略）各加入者は，他よりも相対的に性能が良好なクラスタを選択する。この選択により，各加入者は測定されたパラメータに基づいて使用が望ましいと思われるクラスタを選択することになる。｣（同段落【００２６】），「或る実施形態では，各加入者は各サブキャリアクラスタのＳＩＮＲを測定して，それらＳＩＮＲ測定値をアクセスチャネルを通して基地局に報告する。ＳＩＮＲ値は，クラスタ内の各サブキャリアのＳＩＮＲ値の平均を含んでいる。代わりに，クラスタのＳＩＮＲ値は，クラスタ内のサブキャリアのＳＩＮＲ値中最悪のＳＩＮＲであってもよい。更に別の実施形態では，クラスタ内のサブキャリアのＳＩＮＲ値の加重平均を使用して，クラスタに関するＳＩＮＲを生成している。これは，サブキャリアに適用される重み付けが異なるダイバーシティクラスタで特に有用である。」（同段落【００２７】），「各加入者から基地局への情報のフィードバックは，各クラスタのＳＩＮＲ値を含んでおり，加入者が使用を望む符号化／変調速度も示している。フィードバック内の情報の順序を基地局が知っている限り，フィードバック内のどのＳＩＮＲ値がどのクラスタに対応しているかを示すためにクラスタインデクスが必要になることはない。」（同段落【００２８】），「加入者からフィードバックを受信すると，基地局は，次に，候補の中から加入者用に１つ又は複数のクラスタを選択する（処理ブロック１０４）。（以下略）」（同段落【００２９】），「クラスタ選択の後，基地局は，ダウンリンク共通制御チャネルを通して，又は加入者への接続が既に設定されている場合には専用のダウンリンクトラフィックチャネルを通して，クラスタ割当について加入者に通知する（処理ブロック１０５）。（以下略）」
（同段落【００３０】）
(ｵ)「パイロット記号及びＳＩＮＲ測定   或る実施形態では，各基地局は，パイロット記号を同時に送信し，各パイロット記号は図２Ａ－Ｃに示すようにＯＦＤＭ周波数帯域幅全体を占めている。（以下略）」(同段落【００３８】)，「加入者は，パイロット記号からクラスタ毎のＳＩＮＲを評価する。或る実施形態では，加入者は，最初に，干渉又はノイズが無いものとして，振幅及び位相を含め，チャネル応答を評価する。チャネルの評価が済むと，加入者は，受信信号から干渉／ノイズを計算する。」（同段落【００３９】），「評価されたＳＩＮＲ値は，大きいものから順に並べられ，ＳＩＮＲ値の大きいクラスタが選択される。（中略）或る実施形態では，加入者は，常にできるだけ多くのクラスタに関する情報を送ろうと務め，そこから基地局が選択する。」（同段落【００４０】）(ｶ)「・・・加入者の目的は，加入者が使用したいと思うクラスタについて基地局に表示を提供することである。理想的には，加入者による選択の結果は，チャネルゲインが高く，他のセルからの干渉が低く，利用可能性が高いクラスタということになる。加入者は，その結果を含んでいるフィードバック情報を提供し，所望のクラスタを，順番に又はここに記載していない方法でリスト表示する。」（同段落【００４６】）


(ｷ)｢図３は，加入者処理の或る実施形態を示している。（以下略）｣（同段落【００４７】）,(図３における)｢クラスタの順序付け及び速度予測処理ブロック３０３は，チャネル／干渉評価処理ブロック３０１並びにトラフィック／干渉分析処理ブロック３０２の出力に連結され，速度予測と共にクラスタの順序付けと選択を行なう。｣（同段落【００４９】）,｢クラスタ順序付け処理ブロック３０３の出力は，クラスタリクエスト処理ブロック３０４に入力されるが，これはクラスタと変調／符号化速度を要求する。これら選択の表示は基地局に送られる。或る実施形態では，各クラスタのＳＩＮＲは，アクセスチャネルを通して基地局に報告される。クラスタ選択にこの情報を使って，クラスタが厳しいセル内トラフィックローディングに陥ったり，及び／又は他のセルからの激しい干渉を受けたりするのを回避する。即ち，新しい加入者は，厳しいセル内トラフィックローディングが或る特定のクラスタに関し既に存在する場合，当該クラスタの使用を割り当てられることはない。また，干渉が激しくてＳＩＮＲが低く，低速送信しかできないか又は信頼性の高い送信が全くできないような場合には，そのクラスタは割り当てられない。｣（同段落【００５０】）,｢処理ブロック３０１と３０２からの干渉情報を使って，加入者は，望ましいクラスタを選択する。或る実施形態では，処理ブロック３０３を使って，加入者はクラスタを順序付けし，そのようなクラスタを使って利用可能となるはずのデータ速度を予測する。予測されたデータ速度情報は，事前に計算されたデータ速度値を載せたルックアップ表から入手することができる。このようなルックアップ表は，各ＳＩＮＲとそれに対応付けられた望ましい送信速度の対を記憶している。この情報に基づいて，加入者は，所定の性能基準に基づき使用を希望するクラスタを選択する。クラスタの順位リストを使って，加入者は，加入者が知っている符号化及び変調速度と共に所望のクラスタを要求して，所望のデータ速度を実現する。｣（同段落【００５２】）
(ｸ)「基地局からパイロット信号を受信した後，加入者は１つ又は複数のクラスタグループに関するチャネル情報を同時に又は順次返送する。或る実施形態では，グループの幾つかに関する情報しか基地局には返送されない。（以下略）」（同段落【００６９】）
(ｹ)｢或る実施形態では，加入者は，最初に，全体性能が最良のグループを選択し，そのグループのクラスタのＳＩＮＲ情報をフィードバックする。加入者は，グループを，ＳＩＮＲが事前に定義された閾値より高いクラスタの番号に基づいて順序付けする。グループ内の全てのクラスタのＳＩＮＲを送信することにより，全てのクラスタインデクスではなく，グループのインデクスだけを送信すればよくなる。このように，各グループのフィードバックは，一般的には２種類の情報，即ち，グループインデクス及び当該グループ内の各クラスタのＳＩＮＲ値を保有している。
（以下略）｣（同段落【００７０】）
(2)上記(1)の記載によれば，本件明細書には，直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）を用いた多重セル多重加入者無線システムにおいて，個々の加入者へのサブキャリアの割当てを適切に行うことを目的とするものであるが，その手段の一つである統合最適化オペレーションでは，全てのセル内の全ての加入者の行動とチャネルに関する知識が必要であり，加入者の転出入ごとに周波数の再調整が必要になるなど，主に加入者情報の更新のための帯域幅コストと統合最適化の計算費用の点から非実用的であることから，①複数のサブキャリアを少なくとも一つのサブキャリアのクラスタから成る複数のグループに分割する段階と，②加入者による複数のグループの中の一つ又は複数のグループの選択の表示を受信する段階と，③加入者が選択した一つ又は複数のクラスタのグループの中の少なくとも一つのクラスタを加入者との通信に使用するために割り当てる段階とで構成した発明が開示されているということができる。
このことからすれば，本件各発明は，いずれも，加入者が一つ又は複数のクラスタのグループを選択した表示を基地局が受信することにより，基地局が受信する情報量を少なくし，加入者が選択することで基地局の負荷を分散させて，基地局による加入者への選択・割当ての負担を軽減し，適切なクラスタ割当てを実現することをその特徴の一つとするものであると解される。
(3)以上を前提として，被告通信システム方法が本件発明４の技術的範囲に属するか否か，また，被告製品が本件発明９の技術的範囲に属するか否かについて検討する（なお，本件発明４は通信システムの方法に関する発明であり，本件発明９は，同通信システム方法に利用されている装置の発明であるが，以下では，便宜上，本件発明４及び同９を併せて検討する。）。
ア解釈１を採用した場合に，被告通信システム方法が構成要件４Ｃを充足するか，また，被告製品が構成要件９Ａを充足するかについて(ｱ)構成要件４Ｃは「前記複数のグループの中の１つ又は複数のグループの加入者による選択の表示を受信する段階と，」というものであり，構成要件９Ａは「複数のサブキャリアから成る複数のクラスタで構成された複数のグループの中の１つ又は複数のグループの加入者による選択の表示と，」というものである。一方，原告は，被告通信システム方法は，別紙被告製品が用いられる通信システム方法の構成の特徴４ｃ（その１）のとおり，「基地局は，非周期的なＣＱＩレポートである高次階層設定サブバンドフィードバックモード（モード３－０又はモード３－１）において，各サブバンドの品質に関する情報として，ユーザ端末から，ワイドバンドＣＱＩ及び前記Ｎ個全てのサブバンドについて，各サブバンドのＣＱＩとワイドバンドＣＱＩとの差分に対応づけられたＮ個の差分ＣＱＩを受信する段階を有する。」という構成の特徴を有し，被告製品は，別紙被告製品の構成の特徴９ａ（その１）のとおり，「非周期的なＣＱＩレポートである高次階層設定サブバンドフィードバックモード（モード３－０又はモード３－１）において，全Ｎ個の各サブバンドの品質に関する情報として，ユーザ端末から，ワイドバンドＣＱＩ及び前記Ｎ個全てのサブバンドについて，各サブバンドのＣＱＩとワイドバンドＣＱＩとの差分に対応づけられたＮ個の差分ＣＱＩを受信するリソース・ブロック割り当て制御装置を備える。」という構成の特徴を有すると主張するものであるところ，基地局がユーザ端末に対して本件モードを選択して非周期的ＣＱＩ報告をさせることを指示すると，この指示は，全部のサブバンドについて差分ＣＱＩを報告することを指示するものであるから，ユーザ端末はこれに基づいて，全部のサブバンドを選択して差分ＣＱＩを報告するというものである。


そうすると，ユーザ端末は，基地局の指示に基づいて常に全部のサブバンドについての情報を報告するのであるから，ユーザ端末が何らかの「選択」（えらぶこと。適当なものをえらびだすこと。良いものをとり，悪いものをすてること。［広辞苑第六版・乙３］）をしているということはできない。このことは，本件明細書の段落【００２６】等に記載されている実施形態等において，加入者が望ましい候補を選び出し望ましくない候補を外すことを「選択」と表現していることに照らしても明らかである。
(ｲ)この点，原告は，情報処理技術分野における用語法などからすれば，「選択」には全てを選択することが含まれると主張し，ユーザ端末が全部のサブバンドを選択することもこれに該当する旨主張する。
しかし，仮に，本件各発明に関連する技術分野において「選択」との文言が上記のように用いられることがあるとしても，加入者が全部のサブバンドの差分ＣＱＩを報告する以外の選択肢がなく，常に全部のサブバンドの差分ＣＱＩを報告しなければならない状態についてまで，「選択」の語義に含まれると解するのは妥当でない。前記前提事実に記載のとおり，被告通信システム方法及び被告製品においては，基地局により本件モードを選択している以上，加入者は，基地局からのパイロット信号に対し，全てのサブバンドの差分ＣＱＩを報告する以外に選択の余地はないのであるから，原告の上記解釈は採用することができない。また，原告は，本件明細書の段落【００２８】，【００４０】，【００６９】には，全部のクラスタが選択されることを包含する内容の記載があること，実質的にも，全部のサブバンドを選択してフィードバックした方がかえってフィードバック情報量を削減できるといえることなども主張するが，原告が掲げた本件明細書の上記各段落の記載によっても，常に全部のクラスタについての情報を「選択」するという実施形態は明示されていない。なお，本件明細書の段落【００２８】には，「フィードバック内の情報の順序を基地局が知っている限り，フィードバック内のどのＳＩＮＲ値がどのクラスタに対応しているかを示すためにクラスタインデクスが必要になることはない。」としか記載されていないから，仮に，この実施形態が全部のクラスタについての情報をフィードバックする実施形態を含むとしても，このようなフィードバックの形態と加入者による「選択」との関係が不明であり，少なくとも，常に全部のクラスタについての情報を報告する態様を「加入者による選択」の一形態として含むことについて，本件明細書に明確な記載はないものというべきである。かえって，原告の主張する解釈１を採用すると，本件発明４の課題解決のための一つの構成として規定された構成要件４Ｆ，あるいは本件発明９の課題解決のための一つの構成として規定された構成要件９Ｅにおける「前記加入者が選択した・・・クラスタのグループの中の・・・クラスタを・・・割り当てる」との意義が失われるというべきで，上記の解釈１は妥当でないと言わざるを得ない。また，原告は，全部のクラスタグループを選択することと，帯域幅コストの削減及び統合最適化の計算費用の削減を両立させることは可能である，全部のサブバンドを選択してフィードバックした方がかえってフィードバック情報量を削減できる場合があるなどとも主張する。しかし，本件モードにおいて，常に全部のサブバンドを選択すると，帯域幅の削減及び統合最適化の計算費用の削減がどのように実現されるかについては明確でなく，仮に，そのような場合があり得るとしても，それは，一つ又は複数のグループの加入者による選択の表示を基地局が受信することにより基地局の負担の軽減を図ることを特徴とした本件各発明の企図とは別の課題解決の方法というべきで，原告の主張は採用することができない。(ｳ)したがって，原告の主張する解釈１を採用すると，被告通信システム方法は少なくとも構成要件４Ｃを充足せず，また，被告製品は少なくとも９Ａを充足しないというべきである。
イ次に，原告の主張する解釈２を採用した場合に，被告通信システム方法が構成要件４Ｆを充足するか，また，被告製品が構成要件９Ｅを充足するかについて検討する。
(ｱ)構成要件４Ｆは「前記加入者が選択した１つ又は複数のクラスタのグループの中の少なくとも１つのクラスタを前記加入者との通信に使用するために割り当てる段階と，から成ることを特徴とする方法。」というものであり，構成要件９Ｅは「前記クラスタ割当制御装置は，更に，前記加入者が選択した１つ又は複数のクラスタのグループの中の少なくとも１つのクラスタを前記加入者との通信に使用するために割り当てる，前記クラスタ割当制御装置と，」というものである。そして，本件明細書の段落【０００６】，【０００７】，【００１１】，【００２９】，【００４０】等の記載内容からすれば，前述のとおり，本件各発明は，基地局が全セル内の全加入者の行動とチャネルに関する知識を必要とする統合最適化オペレーションは非実用的である場合が多いため，加入者が選択した候補クラスタグループのクラスタの中から基地局がクラスタを選択して割り当てることによって，基地局による選択・割当ての負担を軽減し，基地局が受信する情報量を少なくして，加入者が選択することで基地局の負荷を分散させ，基地局による適切なクラスタ割当てを実現することをその特徴の一つとするものであると解される。したがって，構成要件４Ｆ，あるいは構成要件９Ｅの「前記加入者が選択した１つ又は複数のクラスタグループの中の少なくとも１つのクラスタを・・・割り当てる」との文言は，基地局において，加入者が選択した候補クラスタグループの中のクラスタのみを割り当てることを意味すると解すべきであって，加入者が選択していないクラスタグループ内のクラスタを基地局が割り当てることは，基地局の負担を増大させると共に，加入者がクラスタグループを選択することの意味を失わせるものであり，基地局による選択・割当ての負担を軽減し負荷を分散させるという本件各発明の特徴に反するから，加入者が選択していないクラスタグループ内のクラスタを基地局が割り当てることは，構成要件４Ｆ，あるいは構成要件９Ｅの範囲に含まれないと解すべきである。


一方，原告は，被告通信システム方法は，別紙被告製品が用いられる通信システム方法の構成の特徴４ｆのとおり，「基地局は，ユーザ端末が選択した複数のサブバンドを構成する１つ又は複数のリソース・ブロックを，ユーザ端末との通信に使用するために割り当てる段階を有する，」という構成の特徴を有し，被告製品は，別紙被告製品の構成の特徴９ｅのとおり，「基地局は，ユーザ端末が選択した１つ又は複数のサブバンドを構成する１つ又は複数のリソース・ブロックを，ユーザ端末との通信に使用するために割り当てるリソース・ブロックの割当制御機能を有する装置を備える。」との構成の特徴を有すると主張するものであるところ，被告製品を用いた被告通信システム方法の計測結果によれば，本件モードにおいて，ユーザ端末が，基地局に対し，ワイドバンドＣＱＩを一種のいき値として，サブバンドＣＱＩとの差分を「０」，「１」，「２」，「３」の４通りに分類し，差分値としてフィードバックしている。これに対し，基地局は，ユーザ端末からフィードバックされた差分ＣＱＩ「０」，「１」，「２」，「３」の中から，「０」，「１」又は「２」と報告されたサブバンドを構成する少なくとも１つのリソース・ブロックを割り当てているものもあれば（甲１４，１６ないし２８），差分ＣＱＩが「３」と報告されたサブバンドを構成するリソース・ブロックを割り当てているものもある（乙１０）ことが認められる。
(ｲ)原告は，本件モードでは，ユーザ端末は，サブバンドＣＱＩがワイドバンドＣＱＩ以上であるサブバンドを，差分ＣＱＩ「０」，「１」，「２」を付して順位付けしてこれを選択し，非選択のサブバンドに差分ＣＱＩ「３」を付して全部のサブバンドの差分ＣＱＩを送信することにより，個別のサブバンドを特定する表示を省略し   て情報   量を低   減化し   ，基地   局はユ   ーザ端   末に対   して差   分ＣＱ   Ｉ「０」   ，「１」，「２」のサブバンドを構成する少なくとも１つのリソース・ブロックを割り当てる旨主張し，また，差分ＣＱＩが「３」のサブバンドに属するソース・ブロックのみを割り当てる場合は存在しておらず，差分ＣＱＩが「３」のサブバンドに属するリソース・ブロックを割り当てることがあるとしても，同時に差分ＣＱＩが「０」，「１」又は「２」のサブバンドに属するリソース・ブロックを割り当てているから，「前記加入者が選択した１つ又は複数のクラスタグループの中の少なくとも１つのクラスタを・・・割り当てる」ことに相当する旨主張する。しかしながら，本件各発明は，加入者が割り当てを希望するクラスタの候補を選択して，基地局にこれをフィードバックし，基地局は，加入者が選択した候補の中からクラスタを加入者に割り当てることにより，基地局の負担を軽減し，適切なクラスタの割当てを実現しようとするものであって（本件明細書の段落【００２２】以降参照），原告の主張する解釈２のとおり，ユーザ端末が差分ＣＱＩ「０」，「１」，「２」を「選択」し，差分ＣＱＩ「３」を非選択としたと解するのであれば，基地局が，ユーザ端末に対して差分ＣＱＩ「３」のサブバンドに属するリソース・ブロックを割り当てることは，前記(2)の本件各発明の特徴に反する。また，そもそも，本件モードにおいて，基地局のユーザ端末に対する割り当てについて，加入者が選択した差分ＣＱＩ「０」，「１」，「２」のサブバンドを構成する少なくとも１つのリソース・ブロックを割り当てるものとして構成されているとも認められないし（弁論の全趣旨），基地局がユーザ端末に対して常に差分ＣＱＩ「０」，「１」，「２」のサブバンドを構成する少なくとも１つのリソース・ブロックを割り当てている被告製品の計測結果（甲１４など）はある特定の時点・基地局における割当て結果の例を示したものにすぎない。
したがって，原告が主張する解釈２を採用したとしても，差分ＣＱＩ「３」として，ユーザ端末が非選択としたサブバンドにリソース・ブロックを割り当てることがある被告通信システム方法は構成要件４Ｆを充足せず，被告製品は構成要件９Ｅを充足しないものというべきである。
この点，原告は，構成要件４Ｆ，あるいは構成要件９Ｅにおいて，「前記加入者が選択した１つ又は複数のクラスタのグループの中の少なくとも１つのクラスタ『のみ』を・・・割り当てる」との記載になっていない，本件明細書において，加入者に対するサブキャリアの割当ては基地局が総合的判断のもとで最終決定をすることが記載されているなどと主張する。しかし，原告の主張のとおり，加入者が選択したクラスタ以外にも割り当てることになるとすれば，前記(2)の本件各発明の特徴に反するから，原告の主張は採用することができない。(ｳ)したがって，原告の主張する解釈２を採用すると，被告通信システム方法は，少なくとも構成要件４Ｆを充足せず，また，被告製品は少なくとも構成要件９Ｅを充足しないものというべきである。
３まとめ
以上のとおり，被告通信システム方法は，構成要件４Ｃ又は同４Ｆを充足せず，本件発明４の技術的範囲に属すると認められないし，被告製品は，構成要件９Ａ又は同９Ｅを充足せず，本件発明９の技術的範囲に属するとは認められないから，原告の請求は，その余の点について判断するまでもなく，すべて理由がない。よって，原告の請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第２９部
裁判長裁判官
嶋末和   秀
裁判官
鈴木千   帆
裁判官
笹本哲   朗


平成２４年５月７日判決言渡
平成２３年(行ケ)第１００９１号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２４年４月１６日
判                決
原            告      沢井製   薬株式   会社訴訟代理人弁護士      高      橋      隆      二
生      田      哲      郎
佐      野      辰      巳
被            告      ワーナー－ランバートカンパニー    リミ
テッドライアビリティー    カンパニー
訴訟代理人弁理士      結      田      純      次
竹      林      則      幸
森      田      ひと    み
主                文
特許庁が無効２００９－８００２３６号事件について平成２３年２月８日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１原告の求めた裁判
主文１，２項同旨
第２事案の概要
本件は，特許庁に特許無効審判を請求したところ無効不成立審決を受けた原告が，特許権者を被告として審決取消訴訟を提起した事案である。争点は，サポート要件の存否と容易想到性の存否である。
１特許庁における手続の経緯
被告は，発明の名称を「安定な経口用のＣＩ－９８１製剤およびその製法」とする特許第３２５４２１９号（出願日：平成５年１２月２０日，パリ条約による優先権主張国：米国特許庁，優先日：平成５年１月１９日，登録日：平成１３年１１月２２日）に係る本件特許の特許権者である。
原告は，平成２１年１１月１７日，本件特許の請求項１ないし５，９，１０，１４，１５について無効審判（無効２００９－８００２３６号事件）の請求をした（甲３３）。
被告は，平成２２年３月８日付けで，本件特許に係る訂正請求書（乙１）を提出し，本件特許の明細書記載の特許請求の範囲を訂正請求書に添付した訂正明細書のとおりにする本件訂正を求めた。
特許庁は，平成２３年２月８日，「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同月１７日，原告に送達された。
２本件発明の要旨
訂正後の特許請求の範囲（請求項の数１７）のうち無効審判の請求がされた請求項（訂正後の請求項１，２，６，７，１１及び１２）の記載は，次のとおりである（以下，訂正後の請求項１ないし１２に係る発明を，それぞれの請求項の番号に対応させて「本件発明１」などという。また，これら各請求項に係る発明をまとめて「本件発明」という。）。
【請求項１】混合物中に，活性成分として，〔Ｒ－(R*,R*)〕－２－（４－フルオロフェニル）－β，δ－ジヒドロキシ－５－（１－メチルエチル）－３－フェニル－４－〔（フェニルアミノ）カルボニル）－１Ｈ－ピロール－１－ヘプタン酸半－カルシウム塩および，少なくとも１種の医薬的に許容し得る塩基性の安定化金属塩添加剤を含有する改善された安定性によって特徴づけられる高コレステロール血症または高脂質血症の経口治療用の医薬組成物。
【請求項２】混合物中に，活性成分として，〔Ｒ－（R*,R*）〕－２－（４－フルオロフェニル）－β，δ－ジヒドロキシ－５－（１－メチルエチル）－３－フェニル－４－〔（フェニルアミノ）カルボニル）－１Ｈ－ピロール－１－ヘプタン酸半－カルシウム塩および，少なくとも１種の医薬的に許容し得る塩基性の安定化アルカリ土類金属塩添加剤を含有する改善された安定性によって特徴づけられる高コレステロール血症または高脂質血症の経口治療用の医薬組成物。【請求項６】さらに，結合剤，希釈剤，崩壊剤，表面活性剤，滑沢剤および抗酸化剤の形態の他の成分を含有する請求項１記載の安定な医薬組成物。【請求項７】活性成分の使用量が組成物の１～50重量％である請求項１または５のいずれか１項に記載の安定な医薬組成物。
【請求項１１】請求項１または５のいずれか１項に記載の活性成分１～50重量％を医薬的に許容し得る塩基性の安定化金属塩添加剤５～75重量％と十分に混合する工程からなる高コレステロール血症または高脂質血症の経口治療用の安定な医薬組成物の製法。
【請求項１２】さらに，少なくとも１種の結合剤，希釈剤，崩壊剤，表面活性剤，滑沢剤または抗酸化剤を含有する混合物を加える工程からなる請求項１１記載の方法。
（判決注以下，「〔Ｒ－(R*,R*)〕－２－（４－フルオロフェニル）－β，δ－ジヒドロキシ－５－（１－メチルエチル）－３－フェニル－４－〔（フェニルアミノ）カルボニル）－１Ｈ－ピロール－１－ヘプタン酸」を「ＣＩ－９８１」ということがある。「半－カルシウム塩」，「半カルシウム塩」，「半カルシウム」及び「ヘミカルシウム塩」は同義である。）
３原告が審判で主張した無効理由
(1)無効理由１
本件発明の特許請求の範囲の記載は，平成６年法律第１１６号改正附則６条２項の規定によりなお従前の例によるとされる特許法３６条５項２号（以下に示す３６条は当時のものを指す。）の規定に違反する。
(2)無効理由２
本件発明は特許法３６条５項１号（サポート要件）に違反する。
(3)無効理由３
本件発明は特開平２－６４０６号公報（甲１），特開平３－５８９６７号公報（甲２）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができた。
４審決の理由の要点
(1)審決は，本件訂正を認めた上で，本件発明について，①無効理由１につき，本件明細書（甲１９）における「塩基性の安定化金属塩添加物」なる用語は，特許法３６条５項２号の規定に反するほどの明瞭さに欠ける
表現であるとはいえない，
②無効理由２につき，本件明細書の記載によって，「塩基性の安定化金属塩添加物」として使用できるとされている各金属塩について，総じて何らかの安定化効果が示されるであろうことが当業者には容易に理解しうるといえるから，特許法３
６条５項１号違反があるとはいえない，
③無効理由３につき，(ｱ)甲１記載の発明（甲１発明）におけるプラバスタチンに代えて，甲２記載のＣＩ－９８１半カルシウム塩を使用すること（下記相違点の構成）を当業者が容易に想到し得たとすることはできない，(ｲ)甲２を主引用例
としても，本件発明１の進歩性は否定できない，


④本件発明２，６，７，１１及び１２については，いずれも「ＣＩ－９８１半カルシウム塩」と「塩基性の安定化金属塩添加剤（又はその下位概念に属する化合物）」とを組み合わせて使用することが必須の構成要件の一つとされていることは，本件発明１と同じであるから，本件発明１で検討したと同様な理由により，進歩性
を否定できない，
と判断した。
(2)審決が上記③の判断の前提として認定した甲１発明，本件発明１と甲１発明との一致点，相違点，及び，甲２発明は，以下のとおりである。なお，審決は，本件発明１と甲２発明との対比をしていない。
ア甲１発明
「ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ抑制であるプラバスタチン，及び，酸化マグネシウム及び水酸化マグネシウム等の塩基性化剤を含有する安定性良好な医薬組成物。」（２２頁２１行～２３行）
イ本件発明１と甲１発明との一致点
「活性成分として，ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ抑制剤および少なくとも１種の医薬的に許容し得る塩基性の安定化金属塩添加剤を含有する改善された安定化によって特徴づけられる高コレステロール血症または高脂質血症の経口治療用の医薬組
成物」という点（２３頁５行～９行）
ウ本件発明１と甲１発明との相違点
「使用するＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ抑制剤が，本件発明１はＣＩ－９８１半カルシウム塩であるのに対して，甲１発明はプラバスタチンである点。」（２３頁１０行～１２行）
エ甲２発明
「ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼを抑制し，高コレステロール血症の治療に用いられる薬剤として〔Ｒ－(R*,R*)〕－２－（４－フルオロフェニル）－β，δ－ジヒドロキシ－５－（１－メチルエチル）－３－フェニル－４－〔（フエニルアミノ）カルボニル〕－１Ｈ－ピロール－１－ヘプタン酸ヘミカルシウム塩」（２４頁９行～１３行）
第３原告主張の審決取消事由
審決には，以下のとおり，(1)サポート要件違反に関する判断の誤り（取消事由１，無効理由２に対応），(2)甲２に記載された技術内容の認定誤りによる容易想到性判断の誤り（取消事由２，無効理由３に対応），(3)周知技術の認定誤りによる容易想到性判断の誤り（取消事由３，無効理由３に対応）がある（原告は，無効理由３について，甲１を主引用例とする主張と，甲２を主引用例とする主張を，選択的にしている。甲３３）。
１取消事由１（サポート要件違反に関する判断の誤り）本件特許請求の範囲には，安定化添加剤として，「『カルシウム・マグネシウムを中心としたアルカリ土類金属のほか，リチウムやアルミニウムを陽イオン成分とし，炭酸，水酸化物，珪酸，アルミン酸を陰イオン成分とする塩基性の塩』及びこれらに類する塩のうち，医薬的に許容し得るもの」が記載されている。これに対し，発明の詳細な説明に，本件発明の効果を奏することが当業者に理解できる程度に記載された安定化添加剤は，炭酸カルシウムのみである。審決は「塩基性の金属塩添加剤であれば，総じて何らかの安定化効果を示すであろうことは容易に推測しうる」というが，そのような推測を裏付ける根拠を示す証拠はない。したがって，特許請求の範囲には，発明の詳細な説明における開示を超えた，広範な記載がされており，本件発明はサポート要件に違反して特許されたものであり，特許無効とすべきものである。
よって，サポート要件違反がないものと判断した審決は誤りであり，取り消されるべきである。
２取消事由２（甲２に記載された技術内容の認定誤りによる容易想到性判断の誤り）
審決は，甲２に記載された技術内容を誤認し，甲２にはＣＩ－９８１を開環のヒドロキシカルボン酸体で使用することを志向させる記載ないし示唆があるにもかかわらず，その記載ないし示唆がないものと誤認したことによって，甲１発明に甲２に記載された技術的事項を組み合わせる動機付けがないと判断し，その結果本件発明１の進歩性欠如の判断を誤ったものである。
すなわち，甲１発明は，審決で認定されたとおりであり，甲１発明と本件発明１とは医薬としての活性成分であるＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼの具体的化合物組成が異なり，本件発明１はＣＩ－９８１半カルシウム塩であるのに対し，甲１発明はプラバスタチンである点のみが相違する。具体的な活性成分が異なるとしても，甲１には，「低ｐＨ環境に対して変質し易い薬物を活性成分とし，水酸化マグネシウムや水酸化カルシウム等の塩基性化剤を含有する安定性良好な医薬組成物」が記載されており，低ｐＨ環境に対して変質し易い薬物の具体例として，ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ抑制剤として知られるプラバスタチンが例示されているといえる。また，甲１に「プラバスタチンは，低ｐＨ環境に対して変質しやすく，分解してそのラクトンおよび各種異性体を形成する。」，「プラバスタチンを含有する錠剤は実質的に安定状態に維持され，ラクトンの形成は見られなかった。」と記載されていること，及びδ－ヒドロキシカルボン酸は酸性環境下で容易にラクトン化するという技術常識に照らせば，甲１には，低ｐＨ環境下でヒドロキシカルボン酸がラクトン化するような薬物に，水酸化マグネシウムや水酸化カルシウム等の塩基性化剤を添加して安定化させる発明が記載されているといえる。そうすると，投薬時の形態として開環したヒドロキシカルボン酸の形態が選択され，低ｐＨ環境下ではラクトン型となってしまう薬物に甲１に記載された安定化技術を適用してみることは当業者にとって容易であったといえる。したがって，甲２記載のＣＩ－９８１半カルシウム塩が，投薬時に開環したヒドロキシカルボン酸の形態で用いられることを志向させる何らかの記載ないし示唆があれば，甲１に記載された「低ｐＨ環境に対して変質し易い薬物」に代えてＣＩ－９８１半カルシウム塩を用いることが当業者にとって容易になし得たことになる。


ところで，本件優先日前に，スタチン系化合物に関して，①コレステロールの生合成系の律速酵素は，ＨＭＧ－ＣｏＡをメバロン酸に還元する過程で働いているＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素である。スタチン系化合物は，分子中にＨＭＧ－ＣｏＡとよく似た構造をもっており，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素に対してＨＭＧ－ＣｏＡと競合することになり，コレステロール合成を阻害すること，②プラバスタチンや本件発明のＣＩ－９８１は，分子中にβ，δ－ジヒドロキシカルボン酸の構造を有しており，シンバスタチン，ロバスタチンなどは分子内にδ－ラクトン構造を有しているが，ラクトン体であるシンバスタチンやロバスタチンは，吸収後開環され，オープンアシッド体となって効力を発揮すると考えられることが，当業者に広く知られていた。
また，δ－ヒドロキシカルボン酸のように，水溶液中ではラクトン体とオープンアシッド体が平衡状態となる薬物であっても，ラクトン体とオープンアシッド体では溶解度等に違いが生じるため，固形製剤として投与する場合には，投与形態としてラクトン体かオープンアシッド体のいずれか一方を選択し，それが投与されるまでの間安定化させる必要がある。そうしないと，投与時におけるラクトン体とオープンアシッド体の比率が変化することにより，有効成分の溶解度等が変化し，同量の固形製剤を経口投与しても全身循環に到達する有効成分量が異なることになってしまうからである。これは，固形製剤の設計における技術常識である。甲２に記載された技術的事項を，実施例の記載を中心に，当業者の技術常識に照らして総合的にみれば，甲２には，①実施例１～８，スキーム１，２，その他の記載から，Ｒ－(R*,R*)異性体が好ましいことが記載され，②スキーム１の最終工程及び実施例９，１０から，合成する最終化合物はＣＩ－９８１ラクトン体ではなく，ＣＩ－９８１ヒドロキシカルボン酸塩，特にＣＩ－９８１ヒドロキシカルボン酸半カルシウム塩であることが記載ないし示唆されている。このことは，甲２の「本発明の最も好ましい態様は〔Ｒ－(R*,R*)〕－２－（４－フルオロフェニル）－β，δ－ジヒドロキシ－５－（１－メチルエチル）－３－フェニル－４－〔（フェニルアミノ）カルボニル〕－１Ｈ－ピロール－１－ヘプタン酸，ヘミカルシウム塩である。」との記載に集約されている。
よって，甲２に記載された技術的事項を，実施例１～１０の記載を中心に総合的に解釈すれば，ＣＩ－９８１ヒドロキシカルボン酸半カルシウム塩として用いることが志向されていると読み取ることができる。
審決は，特許請求の範囲に開環型のヒドロキシカルボン酸とラクトン体とが並列的に記載されていることが，甲２にヒドロキシカルボン酸の形態がラクトン体よりも好ましいことの記載や示唆がないことの根拠として挙げている（２４頁３６行～２５頁８行）。しかし，甲２の実施例１～１０は，総合的にみれば，ＣＩ－９８１ヒドロキシカルボン酸（Ｒ体）の半カルシウム塩を製造するための工程の記載であり，「甲２にヒドロキシカルボン酸の形態がラクトン体よりも好ましいことの記載や示唆がない」との審決の判断は誤りである。
審決は，甲２の「本発明の最も好ましい態様は……ヘミカルシウム塩である。」との記載（３頁右下欄１５行～４頁左上欄２行）は，「本発明の薬学的に許容しうる塩は…」以下の記載の中のものであり，「薬学的に許容しうる塩」の中では半カルシウム塩が最も好ましいとされるに過ぎないと解釈している（２５頁９～２４行）。しかし，「本発明の最も好ましい態様は……ヘミカルシウム塩である。」との記載は，実施例１～１０でＣＩ－９８１ヒドロキシカルボン酸半カルシウム塩の製造を志向していることを受けて，「最も好ましい態様」を総括的に記載したものと解すべきである。したがって，甲２に関する審決の解釈は誤りである。審決は，甲２に記載された化合物の活性データ（６頁左上欄）について，「ラセミ体と立体異性体とを区別するための表記として開環型のものを統一的に使用したものと解される」と認定し，当該記載にはヒドロキシカルボン酸の形態が好ましいことが示唆されていない旨の判断をしている（２５頁２５～３２行）。しかし，実施例１～１０の全趣旨を踏まえてみれば，活性データの表記は，最終生成物がヒドロキシカルボン酸塩であることから，ラセミ体や立体異性体の表記を好ましい態様のヒドロキシカルボン酸塩の表記に統一したものである。したがって，審決の解釈は誤りである。
審決は，「…実施例…をつぶさに検討しても，全て並列的或いは同等なものとして記載しており…」としている（２５頁３３～３９行）。しかし，審決は，実施例１～１０の実験が，総合的にみて，ＣＩ－９８１ヒドロキシカルボン酸の半カルシウム塩の製造に向けて実験されていることを看過している。したがって，審決の判断は誤りである。
以上のとおり，甲２にはＣＩ－９８１を開環型のヒドロキシカルボン酸の形態で用いることが示唆されているから，甲１に記載された「低ｐＨ環境に対して変質し易い薬物」に代えて，甲２に記載されたＣＩ－９８１半カルシウム塩を用いることは当業者にとって容易になし得たことであり，本件発明１が進歩性要件を充足しないことは明らかである。
よって，「甲第１号証記載の発明におけるプラバスタチンに代えて，甲第２号証記載のＣＩ－９８１半カルシウム塩を使用することは当業者が容易に想到し得たとすることができない」（２６頁２４～２６行）との審決の判断は誤りであり，この誤りは審決の結論に影響を与えるものであるから，審決は取り消されるべきである。３取消事由３（周知技術の認定誤りによる容易想到性判断の誤り）審決は，本件優先日当時の技術水準または周知技術を誤認し，本件優先日当時にはＣＩ－９８１が開環型の半カルシウム塩として用いられることが周知技術になっていたにもかかわらず，そのような周知技術は認められないと誤認したことによって，進歩性の判断を誤ったものである。