（四）　被告の本件ライセンス契約発効の日である平成九年六月二〇日以降の被告各商品の卸売価額の総額は、四億四六四〇万円であるところ、被告の純利益（税引前利益）率は三〇パーセントを超えるから、被告は、同日以降、一億三三九二万円（四億四六四〇万円×〇・三）を利得したものと推定され、このうち被告が原告商品形態と同一の被告商品形態の使用によって受けた利益は、その半分の六六九六万円であると考えられる。したがって、不正競争防止法五条一項により、原告ウエスタンアームスが受けた損害の額は、六六九六万円と推定される。（五）　よって、原告ベレッタは、六四〇八万円及びこれに対する平成一〇年一〇月一日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年五分の割合による遅延損害金の支払を、原告ウエスタンアームスは、六六九六万円及びこれに対する同日から支払済みまで年五分の割合による遅延損害金の支払を、それぞれ被告に対して求める。
第三　当裁判所の判断
一　争点２（原告ベレッタとの関係における不正競争の成否）について１　甲第一号証、第二号証の一及び二、第三号証ないし第六号証、第七号証の一ないし八、第八号証、第九号証、第一三号証ないし第二六号証、第三一号証、甲三二号証の一及び二、第三三号証、第三八号証の一ないし八、第三九号証の一及び二、乙第一号証ないし第四号証、第三二号証の一、三ないし七及び一一、第三三号証の二ないし四、第三四号証の一及び二、第三五号証の一ないし八、第三六号証の四、第三七号証の三ないし五、第三八号証の二及び三、第三九号証の三ないし六、第四〇号証の一及び二、第四一号証の二、第四二号証の二及び三、第四三号証の二ないし四、第四四号証、第四五号証、第四七号証ないし第六〇号証、第六一号証の一ないし三、第六二号証ないし第六四号証、検甲第一号証ないし第四号証並びに弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
（一）　我が国においては、実銃の所持が一部の例外を除いて禁止されており、Ｍ９２Ｆは、一般に流通することがなく、所持することもできないものである。（二）　モデルガンは、実銃の外観に似せて作られた、実銃としての機能を有しない玩具であり、我が国では、昭和三〇年代後半ころから販売が開始された。当初はほとんどが金属製であったが、次第にプラスチック製のものも製造・販売されるようになり、さらには、単に実銃の外観を模しただけでなく、空気やガスの圧力によって実際にプラスチック製の弾丸を発射できる機能が付加されたもの（従前の外観を模しただけのモデルガンと区別する意味で、「エアーソフトガン」、「エアースポーツガン」などと称されている。）なども製造・販売されるようになった。我が国においては、原告ウエスタンアームス及び被告を始め、イマイ、ＭＧＣ、ガレージガンワークス、グンゼ産業、ＫＳＣ、啓平社、コクサイ、サンエイ、サン・プロジェクト、鈴木製作所、タニオ・コバ、タイトー、タナカ、デジコン、東京ＣＭＣ、ハドソン産業、ファルコントーイ、フジミ模型、マルシン工業、マルゼンなどの多数の玩具銃メーカーが存在し、各玩具銃メーカーが各実銃メーカーの製造・販売に係る各種実銃をモデルとして各種各様のモデルガンをそれぞれ製造・販売している。
（三）　これらのモデルガンは、いずれも現実に存在する実銃を基に、これを実物大で、その形態や実銃本体に刻印された表示までも忠実に再現したものである。ただし、同じ実銃をモデルにしたものであっても、材質や重量、リアルさの程度、射弾性能（エアソフトガンの場合）、玩具としての対象年齢等において種々の違いがあり、それに応じて販売価格も様々である。昀近では、射弾動作のメカニズムまで含めて、そのリアルさが競われている。
モデルガンの商品名については、ほとんどの場合、商品名の全部又は一部に基になった実銃の名称やその製造者名が用いられており、それによってモデルとされた実銃が特定されている。そのため、メーカーは異なるが商品名は同じというものも数多く存在する。
モデルガンは、実銃の外観を忠実に再現するという性質上、その本体に当該モデルガンを製造したメーカーを示す表示が付されることは少ない。しかし、モデルガン本体にメーカーを示す表示が併せて付されているものもあり、また、モデルガン本体にメーカーを示す表示がなくても、そのパッケージ等には、必ず基になった実銃を特定する表示とともに当該モデルガンを製造したメーカーを示す表示が付されている。
（四）　月刊ＧＵＮ、月刊コンバットマガジン、月刊アームズマガジンなどの銃関係の専門雑誌には、原告実銃を始めとする実銃や射撃に関する記事、写真のほか、モデルガンの紹介記事や宣伝広告が当該モデルガンの写真と共に掲載されているが、モデルガンに関する記事や広告においては、まずそのモデルガンを製造したメーカー名のほか、それがどの実銃をモデルにしたものかがモデルガンの商品名や当該実銃自体の名称をもって明確に示された上、当該実銃の外観や質感、射弾動作メカニズムがいかにリアルに再現されているかという点や、装弾数、命中精度等の射弾性能の点が主に記述されている。我が国で製造販売されているモデルガンについての情報を一覧できるような形で編集したカタログも出版されているが、これにも当該モデルガンを製造したメーカー名、商品名等が掲載されている。（五）　原告実銃をモデルとしてその外観を実物大で模した玩具銃についても、原告ウエスタンアームスを始め、多数の玩具銃メーカーによってかなり以前から製造販売されている。これらのモデルガンの多くは、他のモデルガンと同様、基になった原告実銃の形態や実銃本体に刻印された表示までもが忠実に再現されており、それ自体日本製でありながら、原告実銃と同様に「MADEINITALY   」という記載もされている。


（六）　被告各商品は、いずれも原告実銃であるＭ９２Ｆの外観を模したスプリング式エアガンであり、その商品名の全部又は一部は、基となった実銃の名称及びその製造者たる原告ベレッタの名称に由来する。そして、Ｍ９２Ｆとほぼ同一の形状を有するとともに、Ｍ９２Ｆに付されている表示と同一の表示がＭ９２Ｆにおけるのと同様の位置に付されており、被告商品一及び二においては、スライド側面やグリップ側面中央部分に付された「PIETROBERETTA」や「MOD.92F」等の表示はもちろんのこと、「MADEINITALY   」という表示や、フレーム側面の製造番号と思われるアルファベットと数字からなる七桁の番号までもが、忠実に再現されている。もっとも、被告商品三については、スライド側面やグリップ側面中央部分にＭ９２Ｆに付されている表示と同一の表示が付されているわけではなく、スライド側面には「MARUICo.Ltd.」や「MADE   INJAPAN」の表示と共に「ＭＢ」を横書きして二重の横長楕円で囲んだ形の表示が付され、グリップ側面中央部分には三本の剣を二重円で囲んだ形の表示が付されているが、右のスライド側面やグリップ側面中央部分に付された表示の外観や、フレーム側面にアルファベットと数字からなる七桁の番号が付されていることから、Ｍ９２Ｆの外観から受けるのと同様の印象を与えている。
被告各商品のパッケージ及び取扱説明書には、いずれも被告各商品の外観を示す写真や図面、その商品名を示す「92FBeretta」又は「M92F」の表示が随所に付されているが、それとともに、被告各商品がエアガンであることやその対象年齢が一八歳以上であること、エアガンとしての機能・性能、使用方法の説明、製造者を示す「ＭＡＲＵＩ」ないし「東京マルイ」の表示等も、併せて記載されている。（七）　原告ウエスタンアームスは、被告各商品と同様、原告実銃をモデルとしてその外観を実物大で模し、原告実銃の形態や実銃本体に刻印された表示までがリアルに再現された玩具銃を製造販売していたところ、平成九年六月、原告ベレッタとの間で、原告ウエスタンアームがモデルガンの分野において原告ベレッタの商号及び商標等を独占的に使用できる旨の契約を締結した。そして、それ以降、自らの製造販売に係る原告実銃の外観を模した玩具銃を「パーフェクトバージョン」などと称し、「パーフェクト”９２”新登場！」、「パーフェクト・ベレッタ！激人気更に過熱！」などと広告宣伝して、これを製造販売しているが、そのパッケージ等においては、従前と同様、それが玩具銃であることやその対象年齢、玩具銃としての機能・性能、使用方法の説明、製造者を示す「WESTERNARMS」や「MADEIN   JAPAN」の表示等も、併せて記載されている。
（八）　原告ベレッタは、これまで玩具銃を製造・販売したことはなく、現在も製造・販売していない。もっとも、原告ベレッタは、平成五年及び平成六年に、実銃から発砲機能、稼働機構を除去した模型銃を製造し、我が国において輸入販売したことがあるが、右模型銃は、あくまでも観賞用に商品化されたものであり、その価格は約三〇万円に上り、実銃そのものを利用するというその製造過程に照らしても、実銃の外観に似せて作られた玩具銃とは性質を異にするものであって、その輸入数量も平成五年五一丁、平成六年八四丁と僅少である。また、原告ベレッタは、実銃のほか、ガンケース、ナイフ、狩猟用のコートやベスト、シャツ及び帽子、射撃競技用のベストや靴、色メガネ、シャツ、帽子及びバッグ、並びに実銃のケア用品等の商品につき、「Ｂｅｒｅｔｔａ」等の表示を付してこれを販売しており、これらの商品は、我が国にも輸入されているが、いずれも実銃の関連商品としてのいわゆるシューティング・アクセサリーの類であり、主に実銃所持者を販売対象とするものであって、その販売数量も多くない。２（一）　右認定の事実を前提に、まず、被告各商品に被告商品形態を用いること等は、「商品等表示」としての「使用」に当たるかどうかについて検討する。（二）　不正競争防止法二条一項一号は、「他人の商品等表示・・・・として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」を不正競争と規定しているが、同号の趣旨は、人の業務に係る商品の表示について、同表示の持つ標識としての機能、すなわち、商品の出所を表示し、自他商品を識別し、その品質を保証する機能及びその顧客吸引力を保護し、もって事業者間の公正な競争を確保するところにある。そうであればこそ、同号は、他人の周知の商品等表示と同一若しくは類似の「商品等表示」を使用する行為を不正競争行為としている。すなわち、同号の不正競争行為というためには、単に他人の周知の商品等表示と同一又は類似の表示を商品に付しているというだけでは足りず、それが商品の出所を表示し、自他商品を識別する機能を果たす態様で用いられていることを要するというべきである。けだし、そのような態様で用いられていない表示によっては、周知商品等表示の出所表示機能、自他商品識別機能、品質保証機能及び顧客吸引力を害することにはならないからである。このことは、同法一一条一項一号において、商品の普通名称又は同一若しくは類似の商品について慣用されている商品等表示を普通に用いられる方法で使用する行為については、同法二条一項一号所定の不正競争行為として同法の規定を適用することが除外されていることからも、明らかというべきである。
また、同法二条一項二号は、「自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する行為」を不正競争と規定しているが、同号の趣旨は、著名な商品等表示について、その顧客吸引力を利用するただ乗りを防止するとともに、その出所表示機能及び品質表示機能が稀釈化により害されることを防止するところにあり、それ故に、同号は、自己の「商品等表示」として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用する行為を不正競争行為としている。すなわち、同号の不正競争行為というためには、単に他人の著名な商品等表示と同一又は類似の表示を商品に付しているというだけでは足りず、それが商品の出所を表示し、自他商品を識別する機能を果たす態様で用いられていることを要するというべきである。けだし、そのような態様で用いられていない表示によっては、著名な商品等表示の顧客吸引力を利用し、出所表示機能及び品質表示機能を害することにはならないからである。このことは、同法一一条一項一号において、商品の普通名称又は同一若しくは類似の商品について慣用されている商品等表示を普通に用いられる方法で使用する行為については、同法二条一項二号所定の不正競争行為として同法の規定を適用することが除外されていることからも、明らかである。


（三）　一般に、模型は、一定の対象物（例えば、自動車、航空機、船舶、建築物、兵器等）について、本物の備えている本質的機能（例えば、自動車、航空機、船舶等にあっては運送能力、建築物にあっては居住可能性、兵器にあっては殺傷能力）を有さず、単に、その外観を縮尺ないし原寸で模すものである。模型は、本物の外観を忠実に模すところに有意性が存するものであり、外観上本物にどれだけ近づくことができたかによって、模型自体やその製作者の技術に対する評価が下されることから、模型の製作に当たっては、本物の形状のみならず、色合いや質感、それに付されている模様やマークに至るまで、精巧かつ緻密に再現することが行われている（この点は、図鑑や写真集の場合と同様である。）。また、同一の対象物について、複数の異なる製作者により、いくつかの模型が製作されることも、当然に生じ得る。
このような模型は、古代における墳墓の副葬品に既にその原形が見られるように、古くから人類によって製作されてきたものであり、模型の有する右のような特徴は、長年にわたって広く社会的に認識されてきた。また、本物の備える機能を有さず、外観のみを忠実に模したものであるという模型の本質的特徴から、一般に、模型の需要者は本物のそれとは異なるものであり、模型の製造販売の主体も、本物のそれとは異なるのが通常である。
そして、模型の形状や模型に付された表示が本物のそれと同一であったとしても、模型の当該形状や表示は、模型としての性質上必然的に備えるべきものであって、これが商品としての模型自体の出所を表示するものでないことは、広く社会的に承認されているものである。右の点は、模型が、航空機や建築物のプラモデルやミニチュアカーのように縮尺されたものであるか、あるいはモデルガンのように原寸大のものであるかによって、何ら異なるものではない。（四）　本件においては、前記認定の事実関係によれば、被告各商品は、我が国においては、市場において流通することがなく、所持することも一般に禁じられている実銃であるＭ９２Ｆを対象に、その外観を忠実に再現したモデルガンであり、実銃の備える本質的機能である殺傷能力を有するものではなく、実銃とは別個の市場において、あくまで実銃とは区別された模造品として取引されているものであって、その取引者・需要者は、原告実銃の形状及びそれに付された表示と同一の形状・表示を有する多数のモデルガンの中から、その本体やパッケージ等に付された当該モデルガンの製造者を示す表示等によって各商品を識別し、そのモデルガンとしての性能や品質について評価した上で、これを選択し、購入しているものと認められる。したがって、原告実銃において原告商品形態が原告ベレッタの商品であることを示す表示として使用されており、また、被告各商品が原告商品形態と同一の商品形態を有しているとしても、被告商品形態は、出所表示機能、自他商品識別機能を有する態様で使用されているものではないというべきである。また、前記認定の事実関係によれば、被告各商品のパッケージ等に被告各商品の外観を示す写真や図面、その商品名を示す表示が付されていても、それは、当該モデルガンがどの実銃を対象とし、どのような外観を有するのかという当該モデルガンの内容を説明するために使用されているにすぎず、右パッケージ等に表示された被告商品形態は、いずれも出所表示機能、自他商品識別機能を有する態様で使用されているものではないというべきである。
（五）　原告らは、昭和四一年には田宮模型が本田技研から許諾を得てその自動車の模型を製造・販売していたことを例に挙げ、玩具の商品分野において、実物を模した玩具を製造・販売する際、実物の形態やそれに付された表示の使用について、実物メーカーの許諾を得る慣行が既に確立していた旨を主張し、その証拠として甲第二七号証ないし第三〇号証を提出する。
しかし、甲第三〇号証によれば、田宮模型がグッドイヤー社製のタイヤを装着したＦ１カーを模型化するに当たり、グッドイヤーの名前の入ったミニチュアタイヤを装着することについて、初めて事前にグッドイヤー社に対してその承諾を求めたことがうかがえるが、他方、同号証には、田宮模型の担当者が本田技研に対してＦ１カーの模型化のための協力を依頼した結果、車の写真を撮影したり、本田技研の技術者から説明を受けるなどの取材が行われた旨の記載や、田宮模型の担当者がポルシェに対しそのスポーツカーの模型化のための取材を申し込んだ際にも、その車の製造工程を写真に収めるなどしたものの、寸法等のデータを得ることができなかったので、ポルシェのスポーツカーを数千万円で購入し、これを分解して必要なデータを収集した旨なども記載されているものであり、これらの記載に照らせば、むしろ、模型メーカーは実物メーカーに対し、模型化に必要な資料収集についての協力を求めていたにすぎないものと認められ、同号証は、原告ら主張のような慣行があったことを認めるに足りるものではない。
また、甲第二七号証は、玩具とは全く関係のない分野で使われている有名ブランドを玩具のブランドとして使うことについての記載であって、模型に実物の形態やそれに付された表示を使用する場合を想定したものではないし、甲第二八号証は、これに記載された当事者間の一つの合意を示したにすぎず、甲第二九号証も、商品化許諾基本契約についての契約書ひな形にすぎない。前記認定のとおり、原告ウエスタンアームス自身、原告ベレッタとの間でその商号及び商標等のモデルガンの分野における独占的使用契約を締結する以前から、被告各商品と同様、原告実銃の形態やそれに付された表示を再現したモデルガンを製造販売していたことなどを併せみれば、いずれも原告ら主張のような慣行が確立していたことを認めるに足りるものではない。
したがって、甲第二七号証ないし第三〇号証によっても、原告らの主張するような慣行が確立していると認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。


（六）　原告らは、被告が現に被告玩具銃に使用している表示について、玩具銃等を指定商品として商標登録出願をしたり、原告ベレッタ以外の実銃メーカーからそのマークを付した玩具銃を製造することについての許諾を得るなどしていることなどから、被告が被告各商品に被告商品形態を用いること等が商品等表示としての使用に当たることを認識していた旨を主張する。しかし、商品等表示としての使用に当たるかどうかは、あくまでその表示の使用が客観的に出所表示機能、自他商品識別機能を有する態様かどうかによって決せられるべきものであって、仮に被告がこのような認識を有していたとしても、そのことから直ちに被告各商品形態が出所表示機能、自他商品識別機能を有する態様で使用されていると認められるものではない。また、現に被告玩具銃に使用している表示につき玩具銃等を指定商品として商標登録出願をすることは、その表示の使用の差止等の請求に対する防衛手段としての意味を持ち得るものであり、実銃メーカーからそのマークを付した玩具銃を製造するについての許諾を得ることも、それによって当該実銃の模型化に必要な資料を入手するという目的のために行ったということがあり得ることなどを併せ考えれば、被告の右のような行動をもって、被告各商品に被告商品形態を用いること等が商品等表示としての使用に当たるものと認めることもできない。（七）　以上のとおり、被告各商品に被告商品形態を用いること等が「商品等表示」としての「使用」に当たるということはできない。３（一）　前記のとおり、被告各商品に被告商品形態を用いること等は、「商品等表示」としての「使用」に当たるとはいえず、不正競争行為に該当しないと解されるが、さらに、被告各商品に被告商品形態を用いること等は、原告ベレッタの商品と混同を生じさせるものでもなく、この点からも、不正競争防止法二条一項一号所定の不正競争行為に該当しない。
（二）　商品の形態は、本来、商品の機能ないし美観を高め、あるいは商品を効率的に生産するといった観点から選択されるものであり、商品の出所を表示することを目的とするものではないが、一定の特徴的な形態がある商品のみに排他的に長期間継続して使用された結果、あるいは商品の特徴的形態に着目した大規模な宣伝広告等により、一般消費者に、一定の特徴的形態がある商品と結びつけて記憶されるようになったような場合には、商品の形態が二次的に、自他商品の識別機能を有するに至ることがある。
しかしながら、そのような場合であっても、当該形態は具体的な商品の形態として需要者に記憶されるものであるから、右形態が当該商品の分野を超えて他の種類の商品の分野にまで出所表示機能を獲得することは、一般的には困難であり、商品の形態を商品等表示として、いわゆる広義の混同を生じることは、極めて例外的な場合に限られるというべきである。ましてや、商品の形態が、特定の種類の商品の分野を超えて、著名な商品表示となることは、ほとんど想定できないところである。
（三）　前記認定の事実関係、殊に、被告各商品が一般に流通することがなく、所持することもできない実銃の外観を再現したモデルガンであり、その基となった実銃とは別個の市場において、あくまで本物と区別された模造品として取引されているものであること、原告ベレッタはこれまで玩具銃を製造・販売したことがないこと、原告ベレッタが我が国において販売した模型銃は、観賞のために実銃から発砲機能、稼働機構を除去した高価なものであり、玩具銃とは性質を異にし、その輸入数量も僅少であること、原告ベレッタが実銃のほかに「Ｂｅｒｅｔｔａ」等の表示を付して販売している商品は、いずれも実銃の関連商品としてのいわゆるシューティング・アクセサリーの類で、主に実銃所持者を販売対象とするものであり、その販売数量も多くないことなどの事実関係に加え、およそ実銃メーカーが玩具銃を製造販売し、玩具銃メーカーが実銃を製造販売していることをうかがわせる証拠はないこと、かつて国外の玩具銃業者が原告ベレッタからライセンスを受けて玩具銃を製造販売したことがあったとしても、その玩具銃が我が国において販売されたことを認めるに足りる証拠はなく、また、そのようなライセンス生産の事実が我が国において一般に知られていることをうかがわせる証拠もないことなどを併せみれば、被告各商品及に被告形態が用いられているからといって、その玩具銃が原告ベレッタ若しくはその子会社又はそのライセンシーの製造に係るものであると誤認されるおそれがあるものとは認められず、したがって、広義の混同を生じさせるものではない。
４　また、前記のとおり、一般に、商品の形態が、特定の種類の商品の分野を超えて著名な商品表示となることは、極めて困難であって、そのような場合は例外的な場合に限られるところ、原告らの提出に係るすべての証拠を総合しても、我が国において、原告商品形態が、実銃の分野を超えて原告ベレッタの商品であることを表示するもの（商品等表示）として著名なものであるとは、到底認めることはできず、被告各商品に被告商品形態を用いること等は、この点からも、不正競争防止法二条一項二号所定の不正競争行為に該当しない。
５　したがって、平成二年六月以降、被告商品一及び二に被告商品形態を用い、そのパッケージ等に被告商品形態を表示する行為、並びにこれらの商品等を譲渡し、引き渡す行為、平成九年一二月以降、被告商品三に被告商品形態を用い、そのパッケージ等に被告商品形態を表示する行為、並びにこれらの商品等を譲渡し、引き渡す行為は、いずれも不正競争防止法二条一項一号又は二号所定の不正競争行為に該当するということはできない。
二　以上によれば、原告らの請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。
よって、主文のとおり判決する。
（口頭弁論の終結の日　平成一二年三月二一日）
東京地方裁判所民事第四六部
裁判長裁判官　　　　三　村　量　一
裁判官　　    　中　吉　徹　郎
裁判官長谷川浩二は、転任のため署名押印できない。
裁判長裁判官　　　　三　村　量　一
被告商品形態目録　　　原告商品形態目録


平成１６年（行ケ）第６３号　特許取消決定取消請求事件（平成１６年７月７日口頭弁論終結）
判　　　　　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　　　三菱レイヨン株式会社
訴訟代理人弁理士　　　　　野口武男
同　　　　　　　　　　　　塩澤克利
被　　　　　　告　　　　　特許庁長官　小川洋
指定代理人　　　　　　　　橳島愼二
同　　　　　　　　　　　　八日市谷正朗
同　　　　　　　　　　　　高木進
同　　　　　　　　　　　　田々井正吾
同　　　　　　　　　　　　伊藤三男
主　　　　　　　　　　　文
特許庁が異議２００３－７１３１９号事件について平成１５年１２月２５日にした決定を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
(1)　原告は，名称を「切換弁及びその結合体」とする特許第３３４７２５８号発明（平成８年４月１６日特許出願〔以下「本件特許出願」という。〕，平成１４年９月６日設定登録，以下，この特許を「本件特許」という。）の特許権者である。
平成１５年５月１９日，本件特許の請求項１ないし１０，１２，１３につき特許異議の申立てがされ，同申立ては，異議２００３－７１３１９号事件として特許庁に係属したところ，原告は，平成１５年１１月１１日，本件特許出願の願書に添付した明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の記載等を訂正する旨の訂正請求（以下「本件訂正請求」という。）をした。特許庁は，同特許異議事件について審理した上，同年１２月２５日，「訂正を認める。特許第３３４７２５８号の請求項１ないし１０，１２，１３に係る特許を取り消す。」との決定をし，その謄本は，平成１６年１月１９日，原告に送達された。
(2)　原告は，決定の取消しを求める本訴を提起した後，平成１６年５月１４日，本件明細書の特許請求の範囲の記載等を訂正する旨の訂正審判の請求をしたところ，特許庁は，同請求を訂正２００４－３９０９５号事件として審理した上，同年６月９日，上記訂正を認める旨の審決（以下「本件訂正審決」という。）をし，その謄本は，同月２１日，原告に送達された。
２　特許請求の範囲の記載
(1)　設定登録時の特許請求の範囲の請求項１ないし１０，１２及び１３の記載【請求項１】水道蛇口と浄水器の間に配される切換弁であって，蛇口と連結可能な原水流入口，原水をそのままストレート状またはシャワー状に吐水する各原水吐出口及び浄水器に接続可能な原水送水口を備え，切換弁本体の内部に切換コックの回動操作と連動して回動する回転軸を用いて各原水吐出口または原水送水口への水路の切り換えを行う水路切換機構を有し，切換弁本体の外壁に切換コックによる水路の切り換えの該当状態のみ示し，該回転軸とは別体の軸を中心に，該回転軸と連動して回動する表示部材を有するインジケータを配置してなる切換弁。【請求項２】回転軸と，該回転軸とは別体の軸とを，水平方向に離れた位置に配置してなる請求項１に記載の切換弁。
【請求項３】インジケータが切換弁本体の外壁正面部に配置されている請求項１又は２に記載の切換弁。
【請求項４】インジケータに水路の切り換えの該当状態を表示する切り欠きまたは透明板で形成した表示窓が設けられている請求項１～３のいずれか１項に記載の切換弁。
【請求項５】水路切換機構が切換コックの回動操作と連動するアーム付き回転軸を有している請求項１～４のいずれか１項に記載の切換弁。【請求項６】アーム付き回転軸がアームを回転軸の長手方向に６０°ずつ位相をずらして設けたものである請求項５に記載の切換弁。【請求項７】インジケータがアーム付き回転軸の回転と連動して水路の切り換えの該当状態を表示すものである請求項５又は６に記載の切換弁。【請求項８】水路切換機構が切換コックと連動するアーム付き回転軸のアームにより移動するボールによって水路が開閉するボール弁を用いた切換機構である請求項５～７のいずれか１項に記載の切換弁。
【請求項９】回転軸がポリアセタール樹脂からなる請求項５～８のいずれか１項に記載の切換弁。
【請求項１０】ボールが軟質ゴムからなる請求項８に記載の切換弁。【請求項１２】原水送水口が浄水器の接続部と着脱自在な嵌合構造である請求項１～１１のいずれか１項に記載の切換弁。
【請求項１３】請求項１～１２のいずれか１項に記載の切換弁の原水送水口に，浄水器の接続部を接続した結合体。
(2)　本件訂正請求に係る訂正後の特許請求の範囲の請求項１ないし１０，１２及び１３の記載（下線が訂正部分。）


【請求項１】水道蛇口と浄水器の間に配される切換弁であって，蛇口と連結可能な原水流入口，原水をそのままストレート状またはシャワー状に吐水する各原水吐出口及び浄水器に接続可能な原水送水口を備え，切換弁本体の内部に切換コックの回動操作と連動して回動する回転軸を用いて各原水吐出口または原水送水口への水路の切り換えを行う水路切換機構を有し，切換弁本体の外壁に切換コックによる水路の切り換えの該当状態のみ示し，該回転軸とは別体の軸を中心に，該回転軸と連動して回動する表示部材を有するインジケータを配置してなり，前記回転軸と前記別体の軸とは平行に配され，前記水路切換機構及び前記表示部材とが他の連動部材を介することなしに前記切換コックの回動運動により直接作動される切換弁。【請求項２】～【請求項１０】，【請求項１２】及び【請求項１３】は，上記(1)と同じ。
(3)　本件訂正審決に係る訂正後の特許請求の範囲の請求項１ないし１０，１２及び１３の記載（下線が訂正部分。なお，二重下線は，上記(2)との相違部分である。）（編注；二重下線は太字斜体で代用）
【請求項１】水道蛇口と浄水器の間に配される切換弁であって，蛇口と連結可能な原水流入口，原水をそのままストレート状またはシャワー状に吐水する各原
水吐出口及び浄水器に接続可能な原水送水口を備え，
切換弁本体の内部に切換コックの回動操作回動する
回転軸を用いて，水路の
切り換えを行う水路切換機構を有し，切換弁本体の外壁に切換コックによる水路の切り換えの該当状態のみ示し，回転軸とは別体の軸を中心に，回転軸と連動して回動する表示部材を有するインジケータを配置してなり，前記回転軸と前記
別体の軸とは平行に配され
前記水路切換機構及び前記表示部材とが他
の連動部材を介することなしに前記切換コックの回動運動により直接作動される切換弁。
【請求項】インジケータが切換弁本体の外壁正面部に配置されているの切換弁。
【請求項】インジケータに水路の切り換えの該当状態を表示する切り欠きまたは透明板で形成した表示窓が設けられているの切換弁。
【請求項】水路切換機構が切換コックの回動操作と連動するアーム付き回転軸を有しているの切換弁。
【請求項】アーム付き回転軸がアームを回転軸の長手方向に６０°ずつ位相をずらして設けたものであるの切換弁。
【請求項】インジケータがアーム付き回転軸の回転と連動して水路の切り換えの該当状態を表示すものであるの切換弁。
【請求項】水路切換機構が切換コックと連動するアーム付き回転軸のアームにより移動するボールによって水路が開閉するボール弁を用いた切換機構であるの切換弁。
【請求項】回転軸がポリアセタール樹脂からなる
の切換弁。
【請求項】ボールが軟質ゴムからなる。
【請求項】インジケータがアーム付き回転軸のアームにより表示クラン
クを移動させて水路の切り換えの該当状態を表示する
の切換弁。
【請求項】原水送水口が浄水器の接続部と着脱自在な嵌合構造である。
【請求項】の原水送水
口に，浄水器の接続部を接続した結合体。
３　決定の理由
決定は，本件訂正請求に係る訂正を認め，本件訂正請求に係る訂正後の特許請求の範囲の請求項１ないし１０，１２及び１３の記載（上記２(2)）によれば，上記各請求項に係る発明は，本件特許出願前に日本国内において頒布された刊行物である特開平６－１７８９７４号公報，特開平８－７５０１８号公報及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，請求項１ないし１０，１２，１３に係る発明についての特許は，特許法２９条２項の規定に違反してされたものであって，特許法１１３条２号に該当し，取り消されるべきものであるとした。
第３　当事者の主張
１　原告
決定が，特許請求の範囲の請求項１ないし１０，１２及び１３記載の発明の要旨を本件訂正請求に係る訂正後の特許請求の範囲の記載（上記第２の２(2)）のとおり認定した点は，本件訂正審決の確定により特許請求の範囲の記載が上記第２の２(3)のとおり訂正されたため，誤りに帰したことになる。そして，この瑕疵は決定の結論に影響を及ぼすものであるから，決定は違法として取り消されるべきである。
２　被告
本件訂正審決の確定により特許請求の範囲の記載が上記のとおり訂正されたことは認める。
第４　当裁判所の判断
本件訂正審決の確定により，本件明細書の特許請求の範囲の記載が上記第２の２(3)のとおり訂正されたことは当事者間に争いがなく，この訂正によって，特許請求の範囲が減縮されたことは明らかである。
そうすると，決定が，特許請求の範囲の請求項１ないし１０，１２及び１３記載の発明の要旨を，本件訂正請求に係る訂正後の特許請求の範囲の記載（上記第２の２(2)）のとおり認定したことは，結果的に誤りであったことに帰し，これが決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，決定は，瑕疵があるものとして取消しを免れない。
よって，原告の請求は理由があるから認容することとし，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所知的財産第２部
裁判長裁判官　　　    　篠　　原　　勝　　美
裁判官　　　    　岡　　本　　　　　岳
裁判官　　　    　早　　田　　尚　　貴


平成１３年（行ケ）第４１号　審決取消請求事件　（平成１４年７月１１日口頭弁論終結）
判　　　　決
原　　　　　　告　　　　　田辺製薬株式会社
原　　　　　　告　　　　　テルモ株式会社
原告ら訴訟代理人弁理士　　辻　　　邦　夫
同　　　　　　　　　　　　辻　　　良　子
被　　　　　　告　　　　　株式会社大塚製薬工場
訴訟代理人弁理士　　　　　三　枝　英　二
同　　　　　　　　　　　　斎　藤　健　治
同　　　　　　　　　　　　中　野　睦　子
主　　　　文
原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告ら
特許庁が平成９年審判第２１４３８号について平成１２年１２月１４日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告らは、発明の名称を「亜硫酸イオンフリーの二重包装型アミノ酸製剤」とする特許第２０８８１０１号（平成２年１１月３０日出願、平成８年９月２日設定登録。その請求項１に係る発明についての特許を「本件特許」といい、その発明を「本件特許発明」という。）の特許権者である。被告は、平成９年１２月１９日、原告らを被請求人として、本件特許を無効とすることについて審判を請求し、平成９年審判第２１４３８号事件として審理された結果、平成１２年１２月１４日、「本件特許の請求項１に係る発明についての特許を無効とする。」との審決がされ、その謄本が平成１３年１月９日原告らに送達された。２　本件特許発明の要旨（特許請求の範囲請求項１の記載）【請求項１】システイン、シスチン及びこれらの誘導体から選ばれる少なくとも一種を含有した亜硫酸イオンフリーのアミノ酸輸液が硫化水素透過性容器に充填されており、かつ該輸液充填容器が脱酸素剤と共に気密性容器に封入されていることを特徴とする亜硫酸イオンフリーの二重包装型アミノ酸輸液製剤。
３　審決の理由の要旨
審決は、別紙審決の理由写し（「審決書」という。）のとおり、本件特許発明は、特開平２－２００２６６号公報（「引用刊行物」：甲第３号証（審判甲第１１号証）平成１年１月３０日出願、平成２年８月８日公開）に記載された発明であるから、本件特許は特許法２９条１項３号の規定に違反してなされたものであり、特許法１２３条１項２号に該当し、無効とすべきものである、とした。（なお、本判決中に審決書を引用する場合、審決書中の「甲第１１号証」は「引用刊行物」と読み替えて引用する。）
第３　原告ら主張の審決取消事由
審決は、以下の１ないし３の点で引用刊行物に記載された発明の認定を誤り（取消事由１ないし３）、その結果、本件特許発明が引用刊行物に記載された発明であると誤って結論したものであって、違法なものとして取り消されるべきである。
１　取消事由１（システイン等の含有について）
審決は、本件特許発明は、アミノ酸輸液がシステイン、シスチン及びこれらの誘導体から選ばれる少なくとも１種（以下「システイン等」という。）を含有したものであるのに対して、引用刊行物にシステイン等の含有について記載がないことを指摘（審決書５頁１１行～１５行）した上で、「引用刊行物の手段がシステインを含有するアミノ酸輸液にも適用できることは当業者に自明であって、特にシステインについて言及がなくとも、酸素により変質し易いアミノ酸輸液として、システインを含有するアミノ酸輸液を使用することは記載されているに等しいものである。したがって、当業者であれば、引用刊行物において使用する輸液として、システイン含有輸液をも包含するものと理解するのが普通であり、この点では実質的に区別できない。」（審決書６頁５行～１１行）と判断するが、誤りである。（１）　引用刊行物に記載された発明の対象とされた輸液は、「酸素により変質し易いアミノ酸輸液」であるが、それはアミノ酸輸液が酸化変色し易いトリプトファンを含む組成となっているからである。すなわち、アミノ酸輸液は、必須アミノ酸成分である酸化変色し易いトリプトファンを含む組成となっており、システインを含有すると否とにかかわらず基本的に「酸素により変質し易い輸液」である。システインを含むアミノ酸輸液は、「酸素による変質を防止することが望ましいアミノ酸輸液」であることは確かであるが（システインは酸素の存在下で容易に酸化され変質する）、その逆、すなわち、「酸素により変質し易いアミノ酸」が必ずシステインを含むということにはならない。
したがって、引用刊行物に、「変質し易いアミノ酸輸液」を使用することが記載されているからといって、「システインを含有するアミノ酸輸液」を使用することが記載されているに等しいということはできない。


本件特許発明は、アミノ酸輸液がシステイン等を含有したものである点で、引用刊行物記載の発明と明確に区別することができるものである。（２）　被告は、１９８０年末にはＴＥＯ基準と呼ばれるアミノ酸輸液の基本処方が作成され、この処方に沿ったアミノ酸輸液にはシステインが含まれていたから、当業者であれば、引用刊行物記載のアミノ酸輸液には、当然、システイン含有輸液も含まれると理解すると主張するが、失当である。ＴＥＯ基準は、アミノ酸輸液に対しその組成を満足することを求めた絶対的・強制的な基準ではなく、ＴＥＯ基準公表後のアミノ酸輸液が必ずシステインを含有するという訳ではない。現に、システイン等を含有しないアミノ酸輸液も製造販売されている。したがって、当業者にとって、引用刊行物記載のアミノ酸輸液はシステイン等を含有する輸液を包含するものであると理解することが普通であるとはいえない。また、システインを含有するアミノ酸輸液が製造販売されている事実があるからといって、そのことを理由に、システインを含有するアミノ酸輸液を「酸素により変質し易いアミノ酸輸液」として使用することが引用刊行物に記載されているに等しいということができないことも明らかである。
２　取消事由２（亜硫酸塩の含有について）
審決は、「本件特許発明は、・・・、アミノ輸液が亜硫酸イオンを含まないものである点・・・に対して、引用刊行物においては、・・・記載がなく、」（審決書５頁１１行～１５行）と指摘した上で、「引用刊行物の出願時点における当業者の認識、引用刊行物における「容器にポリエチレンを用いた場合には、測定の結果輸液の亜硫酸イオン、硫酸イオンの容器内部の透過は検出されなかった。」との記載及び甲第２５証における実験報告書の実験結果等からみれば、引用刊行物の発明においてはアミノ酸輸液に亜硫酸塩は配合されていないものと解すべきである。」（審決書１０頁４行～９行）と判断するが、誤りである。（１）　引用刊行物に係る特許出願がなされた時点において、アミノ酸輸液にはアミノ酸の変質を防止するために亜硫酸塩を配合しておくことが当業者の共通した認識であり、技術常識であった。このことは、アミノ酸輸液メーカー各社が、１９８９年当時、製造販売していた全てのアミノ酸輸液から亜硫酸塩が検出されたとの報告（甲第１２号証：医薬ジャーナル　Vol２５　NO.９、１９８９）からも明らかである。よって、当業者は、引用刊行物記載のアミノ酸輸液は亜硫酸塩が配合されたものとして理解するから、引用刊行物には亜硫酸塩の配合されたアミノ酸輸液が記載されているに等しいといえる。
被告の挙げる乙第１７ないし第１９号証には、アミノ酸輸液に亜硫酸塩を配合する、配合しないのいずれについても明示的な記載がないから、これらの証拠から亜硫酸塩を含まないアミノ酸輸液が周知であるとはいえない。また、乙第５、６号証記載の製品は、引用刊行物に係る特許出願前に既に市販されていたのかどうか定かでなく、少なくとも、プラスチックバッグにアミノ酸輸液が充填されているものではなくて、ガス透過性のないガラス瓶に充填されているものである。これに対し、引用刊行物記載の発明は、プラスチック製容器に充填した酸素によって変質し易い輸液の滅菌保存時における変質を防ぐための技術に関するものであるところ、プラスチック製容器は、ガス透過性が高く、酸素の透過によってアミノ酸輸液の変質の恐れが多いという問題があることは常識である（甲第４号証２頁右上欄７行～左下欄１０行及び甲第５号証３頁左上欄１７行～左下欄９行）。そして、プラスチック製容器を用いたアミノ酸輸液製剤には、ガス不透過性のガラス製容器を用いる場合には必ずしも必要とされない、亜硫酸塩等の安定化剤を添加することが常識的に行われてきていたのである（甲第１２号証）。したがって、ガラス瓶に充填するという技術において亜硫酸塩を配合しないアミノ酸輸液を用いることが公知であるとしても、引用刊行物記載の発明におけるアミノ酸輸液に亜硫酸塩が配合されていないということはできない。
（２）　審決は、「引用刊行物においては、アミノ酸輸液の酸素による変質を防止するための方法として、輸液中に亜硫酸塩を配合する従来方法とは異なる、滅菌水中に亜硫酸塩を配合する方法を開示しているのであり、アミノ酸輸液に亜硫酸塩を配合する方法が技術常識であるからといって、これのみで、引用刊行物においても、輸液中に亜硫酸塩を配合しているとすることはできない。」（審決書６頁２７行～３２行）と判断する。
しかし、引用刊行物には従来方法においてアミノ酸輸液に配合されている亜硫酸塩が技術上の何らかの難点になっていることなどの記載はなく、引用刊行物記載の発明では、従来方法で採用されている、酸化分解抑制のためにアミノ酸輸液に亜硫酸塩を配合するという手段を排除することはもともと意図されていない。また、引用刊行物記載の発明における滅菌水への亜硫酸塩配合という手段は、滅菌水中の溶存酸素を脱除するのに十分な手段ではないから、アミノ酸輸液への亜硫酸塩の配合という手段を排除することは、引用刊行物記載の発明の本来の目的にそぐわない。したがって、引用刊行物はアミノ酸輸液に亜硫酸塩を配合することを排除していない。


（３）　審決は、「引用刊行物には上記したように「容器にポリエチレンを用いた場合には、測定の結果輸液の亜硫酸イオン、硫酸イオンの容器内部の透過は検出されなかった。」との記載がある。」（審決書７頁８行～１０行）として、引用刊行物中の「容器にポリエチレンを用いた場合には、測定の結果輸液の亜硫酸イオン、硫酸イオンの容器内部への透過は検出されなかった」という記載（以下、「記載Ａ」という。）を引用し、「引用刊行物の該記載を文字通り読めば、引用刊行物の記載は被請求人（原告ら）のいうとおり輸液容器外部から内部に亜硫酸イオンが透過しなかったことを示し、」（同７頁１３行～１５行）と認定した上で、「引用刊行物においては、上記「容器にポリエチレンを用いた場合には、測定の結果輸液の亜硫酸イオン、硫酸イオンの容器内部の透過は検出されなかった。」との記載の前段には「この亜硫酸水素ナトリウムは、食品添加物としても用いられている安全性の高い化合物である。」と記載され、この記載と上記記載とが「さらに」で結ばれている。そして上記当業者の亜硫酸塩の安全性についての認識をふまえて、これら記載をみると、滅菌水に配合される亜硫酸塩は食品に使用される添加物でありその安全性は高いが、その上さらに、滅菌水中の亜硫酸イオン、硫酸イオンも容器内部に透過しなかった点でより安全であることを示すものと解することができ、このような亜硫酸イオン及び硫酸イオンの容器内部への透過を問題にする研究者が、輸液に亜硫酸塩を配合するということも考えにくい。しかも、ポリエチレンは、液体の水の透過自体がほとんどないから、滅菌水に含まれる亜硫酸イオン及び硫酸イオンの容器内部への透過があったとしても極めて微量であるはずであり、引用刊行物において、このような微量の亜硫酸イオン及び硫酸イオンの容器内への透過の問題について特に記載したということは、上記亜硫酸塩の安全性に対する危惧により容器内の輸液に亜硫酸塩を配合しなかったことに基づくものと解しても特段不合理ではない。」（同７頁２０行～３６行）
と判断した。しかし、審決の上記判断は誤りである。
まず、上記判断の根拠とされている記載Ａは、日本文として文意が明らかでない不明瞭な記載であるから、引用刊行物記載の発明におけるアミノ酸輸液に亜硫酸塩が配合されていないという判断の根拠には、そもそもなり得ない。また、審決は、「引用刊行物において、このような微量の亜硫酸イオン及び硫酸イオンの容器内への透過の問題について特に記載したということは、上記亜硫酸塩の安全性に対する危惧により容器内の輸液に亜硫酸塩を配合しなかったことに基づくものと解しても特段不合理ではない。」というが、安全性が高いと解される亜硫酸塩について、その安全性について危惧するということは両立し得ないことであって、記載Ａが、亜硫酸塩の安全性に対する危惧により容器内の輸液に亜硫酸塩を配合しなかったことに基づくものと解することは不合理である。また、引用刊行物記載の発明は、滅菌水に配合せしめた亜硫酸塩が滅菌水中の溶存酸素を滅菌機内で捕捉排除する作用を発現することを前提にした技術であるから、事実として上記作用を示し、その効果が有意のものであること明らかにすることが求められるが、仮に、亜硫酸イオンの透過がない素材を用いた実験がなされていなければ、上記作用が現に生じその効果が有意のものであるかどうかに疑義が生じるから、記載Ａは、容器の素材としてポリエチレンを選択した場合には亜硫酸イオン等の透過がないことを単に確認的に述べ、滅菌水中で溶存酸素を捕捉排除するという上記効果が有意のものであることを示そうとしたものであり、安全性に対する危惧から容器内部への透過の問題について記載した訳ではない。
したがって、審決が挙げる点は、いずれも、刊行物１記載の輸液には亜硫酸塩が配合されていないとする理由とはなり得ない。
（４）　審決は、「甲第２５号証（本訴甲第１３号証）の上記実験における（１）の場合と（２）の場合における結果を比較すると、輸液中に亜硫酸水素ナトリウムを配合しない場合においては、滅菌水（注、審決中に「輸液」とあるのは誤記）中にも亜硫酸水素ナトリウムを配合しない場合の吸光度上昇（０．０８２８、０．１１２１）と、滅菌水中に亜硫酸水素ナトリウムを配合した場合の吸光度上昇（０．０１７０、０．０３６７）の差は極めて大きいのに対して、（３）の場合と（４）の場合と比較すると、輸液中に亜硫酸水素ナトリウム塩を配合した場合においては、滅菌水中に亜硫酸水素ナトリウムを配合する場合の吸光度上昇（０．０１５４、０．０２０９）と滅菌水中に亜硫酸ナトリウムを配合しない場合（０．０２８５（審決中に「０．２８５」とあるのは誤記、０．０３４９）との差は小さいことがわかる。一方、引用刊行物の表１の実験結果によれば、滅菌水中の亜硫酸水素ナトリウム濃度が０の場合の吸光度上昇は０．０９７０であるのに対して、滅菌水中の亜硫酸水素ナトリウム濃度が０．０１％の場合は０．０１８０であり、その差は極めて大きいから、引用刊行物の表１の結果は、甲第２５証の実験結果中、輸液に亜硫酸水素ナトリウムを配合する場合よりも、輸液中に亜硫酸水素ナトリウムを配合しない場合の結果に近いものということができる。」（審決書８頁２８行～９頁４行）とした上で、先に「２．」の冒頭で述べたように、「甲第２５証における実験報告書の実験結果等からみれば、引用刊行物の発明においてはアミノ酸輸液に亜硫酸塩は配合されていないものと解すべきである。」（審決書１０頁７行～９行）と判断するが、以下の理由により、誤りである。
ア　引用刊行物及び甲第１３号証（審判甲第２５号証）には、「アミノ酸輸液の波長３５０ｎｍの吸光度」（以下、「Ａ３５０」という。）データが記載されており（以下、「引用刊行物の該データ」を「引用刊行物データ」、「甲第１３号証の該データ」を「報告書データ」という。）、引用刊行物データにおける滅菌前のＡ３５０（０．０５１）と報告書データにおける滅菌前のＡ３５０（実験１では０．００４９、また、実験３では０．００５６）との間には極めて大きな差異がある。このことは、引用刊行物記載のアミノ酸輸液には、甲第１３号証におけるアミノ酸輸液とは異なった、トリプトファンの分解を促進する何らかの因子が含まれていることを窺わせるものであり、このような因子が滅菌時におけるトリプトファンの分解を促進し引用刊行物データに影響を及ぼしていると解することは極めて自然である。
よって、引用刊行物データを根拠に、アミノ酸輸液における亜硫酸塩の有無を判断することはできない。


これに対する被告の反論は失当である。すなわち、被告の反論は、滅菌水に亜硫酸塩を添加しない場合における、輸液中にトリプトファン分解促進因子を含んだことによる、滅菌前後における吸光度の上昇寄与分と、滅菌水中に亜硫酸塩を０．０１％で添加した場合における同寄与分が同じになることを前提とするものであるが、常識的にいっても、滅菌水からの流入酸素量が大きい前者の方が後者より大きな値となるはずであって、上記因子は滅菌水中の亜硫酸水素ナトリウム濃度が０％と１％との場合の両者において、同じように滅菌によりトリプトファンの分解を促進し、着色成分を増大させることはない。
イ　甲第１３号証の内容自体、極めて疑わしい。すなわち、甲第１３号証によれば、トリプトファン含有アミノ酸輸液に亜硫酸塩を配合することにより、滅菌前後における吸光度の上昇分が小さくなっている。しかし、甲第１５号証によれば、トリプトファンは亜硫酸塩が存在すると窒素気流中においても分解が促進され、特に酸素の存在下では急速に分解すること、亜硫酸塩の作用によってインジゴチンの中間体となるデヒドロインジゴ亜硫酸が形成されること、そして、デヒドロインジゴ亜硫酸が波長３５０㎜の吸収を示すことが報告されており、上記の上昇分が小さくなることはない。このように、甲第１３号証の内容は疑わしい。被告は、これに対し、甲第１５号証の報告を、低濃度の亜硫酸塩を使用するアミノ酸輸液に当てはめることはできないと反論するが、失当である。すなわち、アミノ酸輸液の着色はトリプトファンの酸化分解により黄色のキヌレニンが生成するために起こるものとされ、Ａ３５０はキヌレニン生成の指標とされているのである（甲第１４号証の第３１４頁右欄昀下行～第３１５頁左欄３行）が、甲第１５号証は、亜硫酸塩の存在により、キヌレニンの生成とは異なったＡ３５０に影響を及ぼすトリプトファンの分解反応が生じることを報告しているものである。したがって、甲第１２号証、乙第１６、２２号証に、亜硫酸塩がアミノ酸輸液などの着色防止効果があることが記載されているからといって、亜硫酸塩の存在によりＡ３５０に影響を及ぼすトリプトファンの分解反応が生じることを報告する甲第１５号証の記載事項は否定されないし、矛盾するものでもない。また、低濃度（０．０１～０．０５％）の亜硫酸塩を使用するアミノ酸輸液の場合にも、亜硫酸塩の存在による吸光度上昇が生じることは甲第２０号証が明瞭に示しているし、乙第２１号証の実験結果でも、滅菌前の吸光度は、亜硫酸水素ナトリウムの濃度が０％の場合より、０．０１％の場合の方が高い値を示しているから、甲第１５号証の報告を、低濃度の亜硫酸塩を使用するアミノ酸輸液に当てはめることはできないとする理由はない。
３　取消事由３（硫化水素透過性容器について）
審決は、「本件特許発明は、・・・輸液充填容器が硫化水素透過性であるのに対して、引用刊行物においては、・・・記載がなく、」（審決書５頁１１行～１５行）とし、「甲第５号証（本訴甲第１６号証）の表VIIによれば、ポリテン（エチレンポリマー）は、酸素ガス透過性を有するが、硫化水素の透過性の方がさらに高いことが示されている。また、甲第６号証（本訴甲第１７号証）の実験報告書においては、ポリエチレン（UZ2010BM)の各厚さ（0.172mm、0.350mm、0.597mm）のフィルムの硫化水素透過性を試験しているが、その結果は、いずれも硫化水素透過性であることを示している。しかも、甲第７号証（本訴甲第１８号証）の酸素透過性試験においては、硫化水素透過性試験で使用したものよりさらに薄いポリエチレンフィルム（UZ2010BM、厚さ0.162mm）を使用した結果が示されているが、この両者を比較すれば、ポリエチレンフィルムの硫化水素透過性は、酸素透過性よりもさらに高いことが明らかである。」（審決書１０頁２４行～３３行）と指摘した上で、「引用刊行物においては、輸液充填容器として使用されていたポリエチレン等の酸素透過性を問題にしているものの、このポリエチレンは硫化水素透過性でもあるから、引用刊行物と本件特許発明とにおける輸液充填容器は、同一のものである。」（審決書１０頁下から６行～同３行）と認定するが、誤った認定である。（１）　引用刊行物記載の発明における内袋は、そもそも硫化水素透過性であることが求められるものではないから、引用刊行物にポリエチレン製の内袋とすることが記載されているからといって、引用刊行物が上記内袋として硫化水素透過性容器を選択採用する技術的思想を開示しているとはいえない。（２）　また、引用刊行物記載の発明は、その特許請求の範囲請求項１の記載にあるように、溶存酸素と反応し得る量以上の亜硫酸塩を溶解させた１００℃～１２１℃の加圧過熱状態の滅菌水中で滅菌処理を施して冷却したという、特定の熱履歴を受けた輸液充填容器であるところ、甲第１６乃至１８号証は、単にポリエチレンから形成されたフィルムの硫化水素透過性に関することが示されているに過ぎず、熱履歴を受けたポリエチレンが硫化水素透過性であることは示されていないから、上記輸液充填容器が本件特許発明に係る硫化水素透過性容器と同一とする根拠にはならない。
４　まとめ
以上のとおり、引用刊行物は、（１）システイン等を含むアミノ酸輸液を対象とし、（２）亜硫酸イオンフリーとし、かつ（３）内袋として硫化水素透過性容器を用いるという３要素を不可欠とした発明についてのものではないし、また、かかる発明を開示するものでもないから、本件特許発明が引用刊行物に記載された発明であるとした審決理由は誤りである。
第４　被告の反論
１　取消事由１（システイン等の含有）に対して
原告らの主張は失当である。
（１）　乙第３号証には、１９８０年末にはＴＥＯ基準と呼ばれる静脈栄養用のＬ型アミノ酸結晶混合液の基本処方を完成し、この基準を受け、“ＴＥＯ”処方として新たに開発された純粋のＬ型アミノ酸結晶の混合液製剤がアミゼット１０（田辺）やアミパレン（大塚）として１９８８年５月に市販され、その後、続いて同様の考え方のアミニック（ルセル森下）が登場したこと（１９頁１９～２５行）及びＴＥＯ基準はシステインを含む至適なアミノ酸パターンを有し、ＴＥＯ基準に基づく新組成アミノ酸液が開発されていること（１４０頁末行～１４１頁４行）が記載され、ＴＥＯ基準で配合されるシステインは、本件特許出願当時において輸液に通常使用される成分として当業者に認識され、その使用が奨励されていたことは明らかである。このことは、乙第９号証（特開昭５９－２７８１７号公報）からも明らかである。


したがって、当業者であれば、引用刊行物記載のアミノ酸輸液として、システイン含有輸液をも包含するものと理解するのが普通である。（２）　例えば、甲第１２号証に記載された１４種類のアミノ酸輸液製品（Ａ～Ｎ）について、システイン又はシスチンの配合の有無をみると、１４製品のうち１１製品がシステイン又はシスチンがアミノ酸成分（有効成分）として配合され、残りの３製品については、ＴＥＯ基準公表以前に発売されていた製品であるから（乙第１３、１４号証）、ＴＥＯ基準公表（１９８４年）以後においては、該基準に従ってシステインやシスチンがアミノ酸輸液に通常配合されていたことは明らかである。
２　取消事由２（亜硫酸塩の含有）に対して
（１）　原告らの主張は失当である。
すなわち、ガラス瓶に収容されたもの（乙第５、６号証）、プラスチックバッグに収容されたもの（乙第１７～１９号証）として、亜硫酸塩を含まないアミノ酸輸液は引用刊行物に係る特許出願前に周知であり、当業者にアミノ酸輸液に亜硫酸塩を配合しておくという共通認識は存在しない。したがって、当業者は引用刊行物に記載されたアミノ酸輸液を亜硫酸塩が配合されたものとして理解するとはいえない。
（２）　亜硫酸塩は、滅菌水中の溶存酸素と反応し得る量以上溶解させるのであるから、全ての溶存酸素は除去されるはずである。アミノ酸輸液への亜硫酸塩の配合という手段を排除することは、引用刊行物記載の発明の目的にそぐわない矛盾したものということはできない。
（３）　審決が、引用刊行物の輸液に亜硫酸塩が配合されていないと認定した根拠は、正当である。
まず、引用刊行物中の記載Ａは、審決の認定どおり、容器にポリエチレンを用いた場合に、滅菌水中の亜硫酸イオン等が輸液容器内部に透過しなかったことを示したものであって、文意が明らかでない不明瞭な記載ではない。そして、引用刊行物の「この亜硫酸水素ナトリウムは、食品添加物としても用いられている安全性の高い化合物である。」との記載は、亜硫酸塩の安全性に危惧のあることが周知であること（甲第１２号証、乙第１５、１６号証）を踏まえると、万が一にも滅菌水から輸液内に亜硫酸イオンが透過混入しても安全であり、亜硫酸塩を滅菌水に溶解して使用するのに問題のないことを示そうとしたものであり、次に記載Ａでは輸液内に透過混入していないことを確認し、上記の使用の安全性を再確認しているものである。
また、原告らは、記載Ａは亜硫酸塩が滅菌水中の溶存酸素を捕捉排除することを明らかにするために確認的に述べたものだというが、滅菌水中の溶存酸素を除去しようとする場合、亜硫酸塩は溶存酸素を分解する量よりも過剰量、通常は大過剰使用するはずであるから、溶存酸素を滅菌機内で捕捉排除する作用が発現することに疑義が生じるはずはなく、原告らの主張するような趣旨で記載Ａを記載する必要などない。
（４）　刊行物１の表１の結果は、甲第１３号証の実験結果中、アミノ酸輸液に亜硫酸塩を配合しない場合の結果に近い。
ア　原告らは、引用刊行物の輸液には甲第１３号証の輸液とは異なる何らかのトリプトファン分解促進因子が含まれていると推測されるから、甲第１３号証の実験結果によって引用刊行物の輸液に亜硫酸塩が含まれているか否かを判断することはできないというが、引用刊行物には、トリプトファンを分解促進する因子について何ら記載されていないから、該因子が配合されていると仮定した場合について議論する意味はない。また、引用刊行物記載のアミノ酸輸液にトリプトファンを分解促進する因子が含まれていたのであれば、その因子は滅菌水中の亜硫酸水素ナトリウム濃度が０％と１％との場合の両者において、同じように滅菌によりトリプトファンの分解を促進し、着色成分を増大させるはずであって、前記場合において、滅菌前後における吸光度差の乖離が大きいとの結論に変わりはない。したがって、引用刊行物データは、甲第１３号証のアミノ酸輸液に亜硫酸水素ナトリウムを配合する場合よりも、輸液中に配合しない場合の結果に近いものという結論に誤りはない。
イ　亜硫酸塩の存在によりトリプトファンの着色が抑制されることは、公知の事実である（甲第１２号証、乙第１６、２２号証）。原告らの指摘する甲第１５号証は、酸素の存在下でのトリプトファンの亜硫酸塩による分解反応の促進について記載しているものであるが、ここで用いられた亜硫酸ナトリウムは、０．０５Ｍ（０．６３重量％）もの極めて高濃度であるから、そこに記載された事項をはるかに低濃度の亜硫酸塩を使用するアミノ酸輸液に当てはめることはできない。３　原告らの主張第３点（硫化水素透過性容器）に対して輸液用バッグに通常使用されるポリエチレンバッグは、熱履歴の前後のいずれでも硫化水素透過性である（乙第２３号証）。
第５　当裁判所の判断
１　争点等
本件は、引用刊行物（甲第３号証）に、本件特許発明の構成に相当する、1)システイン等を含有する亜硫酸イオンフリーのアミノ酸輸液を硫化水素透過性容器（内袋）に充填し、2)これを脱酸素剤とともに気密性容器（外袋）に封入した二重包装型アミノ酸製剤が記載されているか否かを争点とする事案であり、具体的には、引用刊行物に記載された輸液入り合成樹脂容器の製造方法において使用される輸液が、①システイン等を含有するアミノ酸輸液であるか（原告ら主張の取消事由１）、②亜硫酸イオンを含有しないアミノ酸輸液であるか（原告ら主張の取消事由２）、③容器（内袋）が硫化水素透過性のものであるか（原告ら主張の取消事由３）が争点である。
争点以外の点について、本件特許発明と引用刊行物記載の発明とが一致することについて、当事者間に争いはない。
２　引用刊行物の記載
まず、引用刊行物（甲第３号証）の記載について見る。（１）　甲第３号証によれば、引用刊行物に以下の記載が認められる。①　「（産業上の利用分野）　　本発明は、酸素によって変質し易い輸液を収容するのに好適な輸液入り合成樹脂容器の製造方法に関するものである。(従来の技術)　　　従来、例えばアミノ酸輸液のような酸素によって変質し易い輸液を収容するようにした輸液入り合成樹脂容器の製造方法として、・・・合成樹脂容器を脱酸素剤とともにガスバリアの高い外袋に封入した後、滅菌する方法を採用した製造方法も公知である(・・・)。


(発明が解決しようとする課題)　　上記のように輸液を収容する合成樹脂容器では、その材質として、・・・一般にポリエチレン、ポリプロピレン等が昀適なものとして現在多く使用されている。しかし、これらの材質は特に高温下で酸素ガスの透過性が高く、容器内の内容物がアミノ酸等の酸素で変質するようなものである場合、これを滅菌処理するために、上述のように、不活性ガスを滅菌機内に充満させた後に、蒸気を吹き込む方法が採用されているが、酸素を実質上無くすために、大量のガスが必要である。・・・。
一方、滅菌に加圧過熱水を用いた場合にも、高温でも加圧下では水中に多量の溶存酸素が存在するため、内容液の変質は防げなかった。」（１頁右下欄２行～２頁左上欄下から２行）
②　「(課題を解決するための手段)　上記課題を解決するために、第１発明は、密封した耐熱性の合成樹脂のフィルム材からなる内袋内に収容された輸液に溶存酸素と反応し得る量以上の亜硫酸塩を溶解させた１００℃～１２１℃の加圧過熱状態の滅菌水中で滅菌処理を施して冷却した後、この内袋を脱酸素剤とともに、酸素ガスバリヤの高い合成樹脂のフィルム材からなる外袋内に密封するようにした。」（２頁右上欄１３行～左下欄１行）③　「（実施例）　・・・第１図は、第１発明または第２発明に係る方法により製造した輸液入り合成樹脂容器を示し、・・・密封された内袋３と、この内袋３を脱酸素剤４とともに収容して、シール部分５にて密封した外袋６とからなっている。このうち、内袋３は耐熱性があり、高温下で酸素ガスの透過性がある材質のもの、例えばポリエチレンフィルム材からなり、外袋６は酸素ガスバリヤの高い材質のもの・・・からなっている。」
（２頁左下欄９行～右上欄３行）
④　「輸液１は、例えばトリプトファンを含む各種アミノ酸を１２％の濃度で蒸留水で溶解したもので、・・・内袋３内に注入した後、口部２を密閉して収容されている。」（２頁右下欄１７行～末行）
（２）　以上の各記載によると、引用刊行物には、耐熱性の内袋に輸液を充填、密封し、これを亜硫酸塩を溶解させた加圧過熱状態の滅菌水中で滅菌処理して冷却した後、この内袋を脱酸素剤とともに酸素ガスバリヤ性の高い外袋内に密封するようにした輸液入り合成樹脂容器の製造方法が記載され、1)輸液としては、「酸素によって変質し易いアミノ酸輸液」、より具体的にはトリプトファンを含む各種アミノ酸を溶解したアミノ酸輸液（前記記載①、④）、2)輸液充填容器（内袋）としては、酸素ガスの透過性があるポリエチレンフィルム材からなる（前記記載③）容器が記載されていることが認められる。
３　原告ら主張の取消事由１（システイン等の含有）について原告らは、本件特許発明はアミノ酸輸液がシステイン等を含有するものであるのに対し、引用刊行物に記載された発明において使用される「酸素によって変質し易いアミノ酸輸液」はシステイン等を含有したアミノ酸輸液であるとはいえないから、引用刊行物に「システイン等を含有するアミノ酸輸液」を使用することが記載されているに等しいとした審決の認定は誤りであると主張する。（１）　そこでまず、引用刊行物発行当時のアミノ酸輸液に関する当業者の認識について検討すると、文献（乙第３号証、甲第６号証）に次の記載が認められる。【乙第３号証】（昀新アミノ酸輸液、１９９６年１２月１０日株式会社医薬ジャーナル社発行、１６～２３、６２～６３、１４０～１４１頁）①「１９５７年、ＦＡＯ（・・・；国連食糧農業機関）の「蛋白必要量に関する委員会」がアミノ酸配合比についての暫定基準（・・・）を発表した。・・・その後、非必須アミノ酸の役割の重要性が経口栄養で指摘され、１９６３年にはＦＡＯ／ＷＨＯの「蛋白必要量に関する共同委員会」が、蛋白のアミノ酸組成として鶏卵あるいはヒト母乳のアミノ酸パターンに近い比較基準（・・・）を発表した。これを受けたわが国の必須アミノ酸委員会は、１９６６年厚生医療研究の１つとして、ヒト母乳組成に準拠した必須アミノ酸と非必須アミノ酸との比率が大略１：１のＬ型アミノ酸結晶混合液（“ＭＡＰ”）を試作した。この“ＭＡＰ”処方に準じて開発された市販製剤・・・などは、その後の高カロリー輸液による完全静脈栄養の普及と相俟って広く臨床使用された。ところが、・・・などの考えが強く主張されるようになった４，５）。このような経緯から、高カロリー輸液により適したアミノ酸組成のＬ型アミノ酸結晶混合液製剤を開発することを目的に、１９７６年全国の７つの施設（札幌医科大学第一外科、東北大学第二外科、東京大学第三外科、慶應義塾大学外科、順天堂大学小児外科、新潟大学第一外科、岡山大学第二外科）の研究者が集まり、「アミノ酸輸液検討会」が組織された。
この組織では、製薬会社３社の研究所の協力を得て動物実験による急性毒性試験、発熱試験をはじめとする様々の薬剤学的試験から臨床試験まで含めて１２種類のアミノ酸組成が検討され、１９８０年末には“ＴＥＯ”基準（表１）と呼ばれる静脈栄養用のＬ型アミノ酸結晶混合液の基本処方を完成した。この処方は１９
８２年、同検討会によって特許申請されるに至った
６）。
この“ＴＥＯ”基準を受け“ＴＥＯ”処方として新たに開発された純粋のＬ型アミノ酸結晶の混合液製剤がアミゼット１０（田辺）とアミパレン（大塚）で、１９８８年５月に市販された。その後続いて同様の考え方の製剤アミニック（ルセル森下）が登場した。・・・
しかし、そのアミノ酸配合比については、“静脈栄養”用と前述したように広い範囲の対象への適応を考えた汎用タイプであることも事実である。したがって、高カロリー輸液の適応範囲が広がり、肝障害症例、悪性腫瘍症例、新生児症例などでの使用経験が積み重ねられ、詳細な検討が進むにつれて、より特殊な病態を対象とした、栄養学的により効果的なアミノ酸組成が求められるようになっている。」（１８頁１０行～２０頁下から７行）
②　「表１　アミノ酸輸液研究会による”ＴＥＯ”基準」と題する表中に、Ｌ－システイン、配合比１．２６～１．５４（ｇ／全アミノ酸１００ｇ）を含む１８種のアミノ酸配合が記載されている。（２０頁）


【甲第６号証】（ＪＪＰＥＮ輸液・栄養ジャーナル、１９８９年４月１０日メディカル・コア株式会社　日本医学中央会発行、３９６～３９８頁）「ＴＥＯ処方」は各種病態時の栄養補給に汎用性のあるアミノ酸輸液として開発されたものであり、」（３９６頁左欄末行～右欄２行）「「ＴＥＯ処方」の製剤化の検討を進めるうち、主成分であるＬ－システインの安定性に問題が生じたため、その配合量を減じ、その分同じ含硫アミノ酸であるＬ－メチオニンで補正したアミパレン（表１）について再度検討を開始した。」
（３９７頁左欄下から５行～末行）
（２）　上記文献の記載によると、全国７つの施設の研究者によって１９７６年に組織されたアミノ酸輸液委員会によって１９８０年ころ“ＴＥＯ”基準と呼ばれる静脈栄養用のアミノ酸輸液の基本処方が作られたこと、この“ＴＥＯ”基準は、引用刊行物が頒布された１９９０年より前の時期において、当業者がアミノ酸輸液を設計するに際して事実上の基準となっており、“ＴＥＯ”処方のアミノ酸輸液製剤が各種製品化されていたこと、“ＴＥＯ”基準によるアミノ酸組成においては、システインが配合比１．２６～１．５４ｇ（ｇ／全アミノ酸１００ｇ）で輸液中に配合されること、また、“ＴＥＯ”処方によるアミノ酸輸液は、用途を特に限定しない汎用のアミノ酸輸液であることが認められる。
（３）　そこで、上記認定のアミノ酸輸液に関する一般的な事情を前提として、引用刊行物の記載が当業者にどのように理解されるかを検討する。引用刊行物には、内袋に充填されるアミノ酸輸液につき、トリプトファンを含む各種アミノ酸を含有した酸素によって変質し易い性質のものであることが記載されているだけで、その使用目的や機能についての記載は見当たらないから、引用刊行物に接した当業者は、該アミノ酸輸液が特定の使用目的や機能に特化していない、ごく一般的、汎用のものであって、酸素によって変質し易いアミノ酸を含む各種アミノ酸を配合したものであると理解すると考えられる。そして、“ＴＥＯ”基準が、前記（２）で認定したように、引用刊行物が頒布されたころには、汎用のアミノ酸輸液を設計する事実上の基準となっており、この基準に沿った“ＴＥＯ”処方のアミノ酸輸液（システイン含有）が各種製品化されていたことやシステインが酸素により容易に酸化されることは技術常識であることに照らすと、引用刊行物に接した当業者が引用刊行物記載の発明において使用するアミノ酸輸液として昀も自然に想起するのは、当時、ごく普通のものとなっていたシステインを含有するアミノ酸輸液であるということができる。少なくとも、当業者にとって、引用刊行物の発明において、容器に充填する輸液としてシステインを含有するアミノ酸輸液を使用し得るのは自明のことであったことが明らかである。してみると、引用刊行物には、特にシステインの含有についての記載がなくても、容器に充填するアミノ酸輸液としてシステインを含有するものを使用することが記載されているに等しいというべきである。
したがって、「当業者であれば、引用刊行物において使用する輸液として、システイン含有輸液をも包含するものと理解するのが普通であり、この点では両者は区別できない。」（審決書６頁９行～１１行）という審決の認定、判断は、相当であり、誤りは認められない。
なお、原告らは、単に引用刊行物における包括的概念ないし上位概念で表される技術的事項に内包されるというだけの理由で、発明の目的や作用効果をも踏まえた技術思想としての同一性を検討することなく、本件特許発明の構成が引用刊行物に記載されている（ないし記載されているに等しい）とした審決の判断は誤りであると主張するが、審決は、単に引用刊行物に記載された「酸素によって変質し易いアミノ酸輸液」が「システインを含有するアミノ酸輸液」を下位概念として包含するという理由によって引用刊行物に「システインを含有するアミノ酸輸液」を使用することが記載されているに等しいと認定、判断した訳ではなく、「システインは、トリプトファンとともに、酸素により変質され易いアミノ酸の代表的なもの」であり「また、アミノ酸輸液の配合成分としても極くありふれたもの」であって（審決書５頁末行～６頁２行）、「引用刊行物記載の手段がシステイン含有アミノ酸輸液にも適用し得ることは当業者に自明である」（同６頁５～６行）ことを認定した上で、「システインを含有するアミノ酸輸液」を使用することは引用刊行物に記載されているに等しいと認定し、システイン含有の有無という点では両発明は構成上区別することができない旨説示しているのであるから、原告らの主張は当を得ないというべきである。
以上のとおり、原告ら主張の取消事由１は、理由がない。４　原告ら主張の取消事由２（亜硫酸塩の含有）について原告らは、審決の「引用刊行物においても、輸液に亜硫酸塩を配合しているとすることはできない。」という認定、判断は誤りであると主張する。（１）　引用刊行物に、酸素により変質し易いアミノ酸輸液をポリエチレン製充填容器（内袋）に入れたものを、脱酸素剤とともに外袋内に密封した二重包装型アミノ酸輸液製剤が開示されていることは先に認定したとおりであるが、このアミノ酸輸液が亜硫酸塩を添加したものであるか否かという点につき、引用刊行物には、亜硫酸塩が添加されていることを積極的に示唆する記載は存在しない。（２）　原告らは、アミノ酸輸液に亜硫酸塩を配合することは普通のことであるから、当業者は、特に記載がなくても、引用刊行物記載の発明におけるアミノ酸輸液にも亜硫酸塩が配合されていると理解すると主張するのに対し、被告は、アミノ酸輸液には亜硫酸塩が配合されているという共通認識は当業者の間で存在せず、現に、引用刊行物の公刊当時、亜硫酸塩を含まないアミノ酸輸液も周知であったこと、亜硫酸塩をアミノ酸輸液に配合することは安全性の面から問題視されており、引用刊行物の記載からも亜硫酸塩の添加に対する危惧が読み取れることなどを挙げて、当業者は引用刊行物のアミノ酸輸液は亜硫酸塩が配合されない組成のものであると理解するのが自然である旨主張する。
（３）　そこで、まず、アミノ酸輸液に添加剤として亜硫酸塩に配合することについて、当業者がどのような認識を有していたかという観点から検討する。ア　甲第１２号証、乙第１５号、第１６号証によれば、医薬品の添加剤（酸化防止剤・着色防止剤）としての亜硫酸塩の使用に関連して、文献に以下の記載が認められる。
【甲第１２号証】（医薬ジャーナル　Ｖｏｌ．２５　Ｎｏ．９、平成元年９月１日株式会社医薬ジャーナル社発行）
「１．はじめに


医薬品添加物は、・・・・しかし、タートラジン・ＨＣＯ－６０をはじめとして、近年医薬品添加物の安全面などの問題が注目され、学会等において添加物に関する報告が数多く行われている。そこで今回我々は、問題になっている添加物の一つである亜硫酸塩の輸液中における含量について検討したので報告する。」（９８頁左欄）
「２．亜硫酸塩の配合性と安全性
３）安全性
亜硫酸塩は、漂白作用・保存効果も有することから、食品にも頻繁に使用されている。・・・
しかし、昀近亜硫酸塩による過敏反応が報告されている２）。欧米では既に、１μｇ／ｍｌ以下の微量亜硫酸塩による喘息誘発や、喘息のない人における過敏症の例も報告されており、現在難治性の気管支喘息、じんま疹、アナフィラキシーの原因として注目を集めている８）。
またわが国でも、亜硫酸塩の経口摂取による気管支喘息が報告されており９）、今後問題視されると思われる。」（９９頁左欄）「４．結果と考察
各輸液中の亜硫酸塩濃度（亜硫酸水素ナトリウムとして）を図２，３に示す。・・・アミノ酸輸液では全ての製品で亜硫酸塩が検出され、その濃度は製品間で大きな差があることが確認された。」（判決注、亜硫酸塩含有量の測定対象とされた製品は全１４種である。）（１００頁右欄）
【乙第１５号証】（製薬工場　１９８４年１０月号別刷）
「２．医薬品の酸化防止方法とその問題点
酸化しやすい医薬品に対しては、各種の酸化防止策がほどこされている。その主なものは、①添加物を入れる－酒石酸水素ノルエビネフリン、亜硫酸ナトリウム、亜硫酸水素ナトリウム、ピロ亜硫酸ナトリウムなどの酸化防止剤やＥＤＴＡなどのキレート剤を入れる・・・などである。・・・①の酸化防止剤の添加では、効能に無関係な成分を入れることによるマイナス効果、即ち副作用の問題を考えなければならない。亜硫酸水素ナトリウムが喘息の原因ではないかといわれているのはこの例であろう。」（６９５頁中欄下から８行～右欄下から１４行）
【乙第１６号証】（特開平２－４７１５号公報）
「これらの亜硫酸水素塩や亜硫酸塩は、アミノ酸輸液の着色防止の点で非常に高い効果があり、なかでも亜硫酸水素塩が勝れている。しかしながら、この亜硫酸水素塩ないし亜硫酸塩は、アミノ酸と反応することが知られている。・・・、見かけ上の着色防止は得られても、生体にとって有害な反応生成物を与える。一方、亜硫酸水素塩あるいは亜硫酸塩は、生体に入ると蛋白質と反応し、ジスルフィド結合を切断したり蛋白質そのものへ結合したりする。さらに核酸塩基やその他の生体化合物とも反応し、強い突然変異原性を有していることが知られている。
したがって亜硫酸水素塩又は亜硫酸塩をアミノ酸輸液の安定剤として使用することは、好ましくない。・・・。
〔発明が解説しようとする課題〕
本発明の課題は、従来から使用されている亜硫酸水素塩、亜硫酸塩等の安定剤を含まないでＴｒｐ成分を必要に応じ含有し、旦つ安定な、アミノ酸含有の栄養輸液組成物を提供することである。」
（乙第１頁左下欄下から６行～２頁右上欄７行）
イ　以上の文献の記載によれば、引用刊行物発行当時（１９９０年）、アミノ酸輸液に安定化剤として亜硫酸塩を配合することは、広く行われていたが、その一方で、亜硫酸塩を医薬品添加物として用いた場合の人体へのリスクについても認識が広がり、輸液中の亜硫酸塩の残留量が測定され、安全性に対する危惧から、実際に、亜硫酸塩を配合することなく安定化を図ったアミノ酸輸液も開発されていたことが認められる。
してみると、アミノ酸輸液には必ず亜硫酸塩を配合するということが当業者の技術常識であったとまでいうことはできず、前記のようなリスクについての認識も踏まえると、引用刊行物の発明において使用するアミノ酸輸液について、これを当然に亜硫酸塩の配合されたものと理解することが当業者の通常の理解であるということはできない。
（４）　次に、引用刊行物の記載に基づいて検討する。ア　甲第３号証によれば、引用刊行物には、実施例について以下の説明記載が認められる。
「第１発明では密封した内袋３内に収容された輸液１に滅菌機を用いて滅菌処理を施す。具体的には、溶存酸素と反応し得る量以上の亜硫酸塩、例えば亜硫酸ナトリウム或いは亜硫酸水素ナトリウムを溶解させた１００℃～１２１℃、好ましくは約１１０℃の加圧過熱状態の滅菌水中で約２０分間滅菌処理を行う。・・・滅菌後、この輸液１を・・・冷却し、続いてこの輸液１を・・・脱酸素剤とともに外袋６内に収容して密封すると輸液入り合成樹脂容器ができ上がる。このように形成することにより、下記の表に示すように、輸液１は容器外部から透過する酸素との接触が少なくなり、変質がなく、長時間安定したものになった。
この表は亜硫酸塩として亜硫酸水素ナトリウムを用いた場合の波長３５０nmでの輸液１について測定した吸光度を示し、濃度０％の場合と他の場合（判決注、滅菌水中の亜硫酸水素ナトリウムの濃度）とで大きな差があることを示している。
この亜硫酸水素ナトリウムは食品添加物としても用いられている安全性の高い化合物である。
さらに、容器にポリエチレンを用いた場合には、測定の結果輸液１の亜硫酸イオン、硫酸イオンの容器内部への透過は検出されなかった。」（２頁右下欄６行～３頁左上欄末行）


イ　上記説明のうち、「容器にポリエチレンを用いた場合には、測定の結果輸液１の亜硫酸イオン、硫酸イオンの容器内部への透過は検出されなかった。」との記載は、内袋（ポリエチレン容器）入りのアミノ酸輸液を滅菌したときに、滅菌水中に存在している亜硫酸イオンが内袋（ポリエチレン容器）を透過してアミノ酸輸液の中に入らなかったことを述べたものであることが明らかである（この記載が文意不明であるという原告らの主張は採用しない。）。そして、その直前に、「この亜硫酸水素ナトリウムは食品添加物としても用いられている安全性の高い化合物である。」（甲第２号証第３頁左上欄１６行～１７行）として、亜硫酸水素ナトリウムの人体に対する安全性について触れた記載があることからすれば、亜硫酸イオンの内袋（ポリエチレン製容器）内への透過が検出されなかった旨の記載も、アミノ酸輸液が血液中に入ったときの人体に対する安全性という観点から、もともと亜硫酸塩が配合されていない安全なアミノ酸輸液に亜硫酸塩を溶解させた滅菌液による滅菌処理を施しても、そのアミノ酸輸液の中に亜硫酸イオンが透過混入することはなく、安全性が保たれることを確認した趣旨であると理解することに十分な合理性がある。特に、上記記載において問題とされているのがごく微量の亜硫酸イオンの混入であることは明らかであり（ポリエチレンは液体透過性がほとんどなく、溶液中の亜硫酸イオンの透過を考えるとしてもその量は極微少にとどまる）、そのような微量の亜硫酸イオンが透過しないことをわざわざ実験によって確認しているという点からみても、引用刊行物の記載は、実施例に用いられたアミノ酸輸液がもともと亜硫酸塩を含まないものであるという印象を当業者に強く抱かせるものであるということができる。
原告らは、上記記載が亜硫酸塩の安全性に対する危惧により容器内の輸液に亜硫酸塩を配合しなかったことに基づくものと解することは、その直前に「食品添加物としても使用されている安全性の高い添加物である」として亜硫酸塩の安全性が説明されていることとも矛盾し、不合理であると主張するが、輸液の添加剤として使用される場合と食品添加物として使用される場合とでは要求される安全性の程度が同じという訳ではないから、食品添加物として安全性のあることが記載されていても、そのことと、安全性に対する配慮から輸液に亜硫酸塩を配合しないこととが矛盾するということはできない。
（５）　以上認定したとおり、引用刊行物には、アミノ酸輸液に亜硫酸塩を配合した旨の記載が存在しない。そして、このことと、引用刊行物中に、輸液に亜硫酸塩は配合されていないと当業者が理解することに十分合理性があるといい得る程度の記述があることを併せて理解するなら、引用刊行物は、引用刊行物記載の発明に使用するアミノ酸輸液として、亜硫酸イオンを含有しないアミノ酸輸液を開示しているというべきである。
なお、原告らは、審決が、引用刊行物１の表１の実験結果は輸液に亜硫酸水素ナトリウムを配合する場合よりも配合しない場合の実験結果（甲第１３号証：審判甲第２５号証）に近いから、実施例で用いられた輸液に亜硫酸塩（具体的には亜硫酸ナトリウム）は配合されていないと解するのが妥当である旨認定（審決書８頁４行～１０頁３行）したことに関して、甲第１３号証の実験の妥当性及びその評価につき種々主張するが、この実験結果自体は一応合理的に説明ができるものであると認められるうえ、引用刊行物の記載からアミノ酸輸液として亜硫酸塩を含有しないものを使用した、あるいは使用し得るとの理解が得られることは前記認定のとおりであり、引用刊行物において使用されるアミノ酸輸液に亜硫酸塩を含まないものが包含されることは否定し得ないというべきである。
（６）　以上のとおりであるから、審決が、本件特許発明の「アミノ酸イオンフリー」という構成を含めて、「これら各構成は、引用刊行物に記載されているに等しいか、あるいは実質的に引用刊行物の発明において採用する構成と区別できないものである。」と判断したことに誤りはない。
原告ら主張の取消事由２は、理由がない。
５　取消事由３（硫化水素透過性容器）について
原告らは、引用刊行物には、輸液充填容器（内袋）として使用されているポリエチレンが硫化水素透過性であることは示されていないと主張する。しかしながら、甲１６号証（「ModernPlastics」July・1950発行P.95～102   に掲載された論文「PermeabilityofPolymeric   FilmstoGases」、審判甲第５号証）の表Ⅶには、各種フィルムのガス透過性を測定した結果が記載されており、同表によれば「ポリテン（エチレンポリマー）」は、高い硫化水素（ＨＳ）透過性を有することが示されている。また、甲第１７号証（「分析結果報告書　硫化水素透過性試験」１９９７年８月６日（株）サン分析センター作成、審判甲第６号証）及び甲第１８号証（「分析結果報告書　酸素透過性試験」１９９７年１０月２２日（株）サン分析センター作成、審判甲第７号証）によれば、ポリエチレンは、硫化水素に対して透過性を有すること、しかもポリエチレンの硫化水素透過性は、酸素透過性よりもさらに高い透過性を有することが認められ、また、乙第２３号証（「輸液バッグの加熱滅菌履歴の有無と硫化水素透過性」と題する２００１年８月２４日加賀順二作成の報告書）によれば、ポリエチレン製輸液バッグの硫化水素透過性は、熱履歴（通常、輸液製造で加熱滅菌に用いられる加熱条件）の有無によりほとんど影響されないことが認められる。
以上認定の事実によれば、引用刊行物において使用されるポリエチレン製輸液容器は、硫化水素透過性容器であると認められる。したがって、本件特許発明と引用刊行物に記載された発明とは、輸液充填容器がともに硫化水素透過性である点において差異がなく、これと同旨の審決の認定に誤りはない。原告ら主張の取消事由３は理由がない。
６　結論
以上のとおり、原告ら主張の取消事由１ないし３はいずれも理由がない。よって、原告らの請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第１８民事部
裁判長裁判官　　永　　井　　紀　　昭
裁判官　　塩　　月　　秀　　平
裁判官　　古　　城　　春　　実


平成17年(行ケ)第10116号　審決取消(特許)請求事件（旧事件番号　東京高裁平成16年(行ケ)第515号）
口頭弁論終結日　平成17年９月６日
判　　　　　　　　決
原告　　　　　　　　デーゲーエフ　ストーエス　アクチェン　ゲゼルシ
ャフト
訴訟代理人弁護士　　窪田    英一郎
同　　　　　　　　　乾　    裕介
訴訟代理人弁理士　　塩澤    寿夫
同　　　　　　　　　渡辺    紫保
被告　　　　　　　　特許庁長官　中嶋      　誠
指定代理人　　　　　森田    ひとみ
同　　　　　　　　　横尾    俊一
同　　　　　　　　　一色    由美子
同　　　　　　　　　柳    　和子
同　　　　　　　　　宮下    正之
主　　　　　　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
３　この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。
事実及び理由
第１　請求
特許庁が不服2001－16047号事件について平成16年６月29日にした審決を取り消す。
第２　事案の概要
本件は，原告が，後記特許出願をしたところ特許庁から拒絶査定を受けたので，これを不服として審判請求をしたが，特許庁が同請求不成立の審決をしたため，原告がその取消しを求めた事案である。
第３　当事者の主張
１　請求原因
(1)　特許庁における手続の経緯
原告は，名称を「無味の加水分解コラーゲンの使用及びそれを含む薬剤」とする発明につき，平成７年（1995年）８月19日（パリ条約による優先権主張1994年[平成６年]８月23日，ドイツ連邦共和国），日本国を指定国の一つとして特許協力条約（PCT）に基づく国際出願をした。同国際出願については，国内段階に移行して特願平８－507790号の出願番号が付与され，平成10年５月６日に国内公表された（特表平10-504555号，甲７）。
特許庁は，本件出願に対し，平成13年６月１日付けで拒絶査定をした。原告は，同年９月７日に拒絶査定不服審判を請求し，同請求は不服2001－16047号事件として特許庁に係属した。
原告は，同事件の係属中である平成16年４月13日に手続補正（甲９）を行い，特許請求の範囲を変更した。
特許庁は，同事件について審理し，平成16年６月29日付けで「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「審決」という。）をし，その謄本は，同年７月26日原告に送達された。なお，出訴期間として90日が附加された。
(2)　発明の内容
平成16年４月13日付け手続補正書（甲９）により変更された特許請求の範
囲の請求項５の内容は，
「請求項１ないし４のいずれかに記載の薬剤であって，当該薬剤がさらにカルシトニン，カルシウム塩，及び／又はプロゲステロンを含むことを特徴とする薬剤。」
であり，請求項１の内容は
「平均分子量が１ないし40kDで無味の酵素的加水分解コラーゲンを含む閉経後骨粗鬆症治療用の薬剤。」
であるから，上記請求項５において請求項１を引用した場合の発明は，「平均分子量が１ないし40kDで無味の酵素的加水分解コラーゲンを含む閉経後骨粗鬆症治療用の薬剤であって，当該薬剤がさらにカルシトニン，カルシウム塩，及び／又はプロゲステロンを含むことを特徴とする薬剤。」である（以下，これを「本願発明」という。）
(3)　審決の内容
ア　審決の内容は，別添審決謄本のとおりである。その要旨とするところは，本願発明は，その出願前に頒布された英国特許1227534号明細書（甲1-1。以下「刊行物１」という。），特開昭63－39821号公報（甲２。以下「刊行物２」という。）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法29条２項により特許を受けることができない，としたものである。
イ　上記判断をするに当たり，審決は，本願発明と刊行物１に記載された薬学的組成物との一致点及び相違点について，次のとおり認定している。
（一致点）
「加水分解コラーゲンを含む骨粗鬆症治療用の薬剤であって，当該薬剤がさらにカルシウム塩を含む薬剤」である点。
（相違点）
Ａ　本願発明の加水分解コラーゲンは平均分子量が１ないし40kDで無味の酵素的加水分解コラーゲンであるのに対し，刊行物１のものは酸又はアルカリによって加水分解されたものであり，平均分子量範囲や味については記載がない点Ｂ　本願発明では閉経後骨粗鬆症治療用と特定されているのに対し，刊
行物１では単に骨粗鬆症の治療とされている点
(4)　審決の取消事由
審決は，以下の理由により，相違点に係る進歩性の判断を誤った違法なものとして取消しを免れない。
ア　取消事由１（相違点Ａについての判断誤り）
審決は，相違点Ａについて，「刊行物１の酸又はアルカリで加水分解することによって得られる加水分解コラーゲンに代えて，既に市販されている上，無味無臭というヒトが摂取する上で有利な性質をもつ刊行物２の酵素的に加水分解された水溶性コラーゲン（例えばゲリターゾル）を利用することは当業者が容易に行うことであり，さらに当該市販品は５乃至40キロダルトンの範囲の分子量を有するものが大部分であることからすれば，その分子量の範囲を１～40kDとした点も当業者が通常選択する範囲であって格別の創意を認めることはできない」（３頁24～31行）と判断したが，誤りである。


以下に述べるとおり，刊行物１に記載の加水分解コラーゲンを刊行物２に記載の加水分解コラーゲンに置換することは，当業者にとって困難なことである。
(ア)「遊離アミノ酸を含む」点について
ａ　刊行物１に記載の加水分解コラーゲンは，コラーゲンを酸又はアルカリにより加水分解することによって得られ，粘着性がなく，ゲル化力を失い，遊離アミノ酸を４～15％含む加水分解コラーゲンであるのに対し，刊行物２記載の加水分解コラーゲンは，コラーゲンを酵素的に分解することにより得られる加水分解コラーゲンである。酸又はアルカリによってコラーゲンを加水分解した場合には，コラーゲンをランダムに分解するために，アミノ酸等の低分子のペプチドが生成されるのに対し，酵素的に加水分解した場合には，酵素が特定の部位に対して選択的に分解を行うため，遊離アミノ酸は実質的に生じない（甲６）。したがって，刊行物２の加水分解コラーゲンは，遊離アミノ酸を実質的に含まない加水分解コラーゲンを意味する。
刊行物１に記載の加水分解コラーゲンが「粘着性を有しない」，「ゲル化力を有しない」，「４～15％の遊離アミノ酸を含む」の要素を有することと，コラーゲンが生物により十分同化されるものであることは同義であり，この３要素は，いずれも加水分解コラーゲンが生物に十分に同化するために必要不可欠な要素である。「４～15％の遊離アミノ酸を含む」という要素を刊行物１に記載の加水分解コラーゲンから除去するという発想は，刊行物１には何ら開示も示唆もされておらず，当業者にとって到達が極めて困難である。
なお，審決は，刊行物１について「カルシウム及びリンイオンの供給源を吸収しうる同化可能な媒体として作用するのは分解されたコラーゲンである」（４頁10～12行），「４～15％の遊離アミノ酸は，コラーゲンが粘着性及びゲル化力を失う程度に分解する目安として設定された結果として存在するにすぎない」（同16～17行）とするが，加水分解コラーゲンが同化可能な媒体として作用することと，４～15％の遊離アミノ酸が加水分解コラーゲンが生物に十分に同化するために必要不可欠な要素であることとは，何ら矛盾しないし，刊行物１において，粘着性がないこと，ゲル化力がないことおよび４～15％の遊離アミノ酸を含むことは，いずれも独立した要素として記載されており，いずれか一つの要素が他の要素の目安であることを示唆する記載とはなっていない。
以上より，４～15％の遊離アミノ酸を含むことは，刊行物１に記載の加水分解コラーゲンの必須要件であって，これを遊離アミノ酸を実質的に含まない刊行物２の加水分解コラーゲンに置換することは，当業者にとって容易になし得ることではない。
ｂ　被告は，刊行物１に記載の加水分解コラーゲンに含まれる４～15％の遊離アミノ酸が，カルシウムやリンイオンの同化に必須の役割を果たすと解すべき余地はないと主張する。
しかしながら，アミノ酸がカルシウムの吸収を促進する作用を有することは，刊行物１が作成された当時，あるいは本件出願前から，既に当業者に一般的に知られていたことである（甲12～17）。したがって，刊行物１に接した当業者は，刊行物１はカルシウムの同化を促進するという作用効果を得ることを目的として，４～15％の遊離アミノ酸を要件としていると考えるはずである。刊行物１記載の実施例１～７の生成物にはホスホリルイオンは含まれないため，分解されたコラーゲンのポリペプチド鎖の横方向の塩基部分上にホスホリルイオンが固定され，固定されたホスホリルイオンの残った酸部分がカルシウムイオンによって中和されるというメカニズムにより，カルシウムが固定される可能性はない。しかし，実施例１～７の生成物であっても，カルシウムの同化を促進する作用があるものと解されるから，実施例１～７においては，上記のメカニズム以外の方法でカルシウム同化が促進されていると解さざるを得ないところ，上記の周知事項を考慮すれば，当業者は，実施例１～７の生成物の場合にカルシウム同化促進の役割を担うのは４～15％の遊離アミノ酸であると，当然に理解するはずである。
(イ)　分子量について
審決は，「刊行物１の分解されたコラーゲンは粘着性がなくゲル化せず水溶性という性質を示すが，刊行物２の加水分解コラーゲンも水溶性であり，多量の水と結合する能力（ゲル化能）がないという同じ物性を有している。そうすると両者の分子量はほぼ同程度と考えられるところ，刊行物２の加水分解コラーゲンの分子量は２乃至80キロダルトンであるから，刊行物１の分解されたコラーゲンの分子量も少なくともその範囲内のものであることは当業者が容易に理解することである」（３頁13～19行）とするが，刊行物１記載の加水分解コラーゲンと刊行物２記載の加水分解コラーゲンがいずれも水溶性がありゲル化力を失うという性質を有していたとしても，そのことは両者の分子量が一定以下であることを示すにすぎず，両者の分子量が重なり合うことを当然に意味するものではない。むしろ，コラーゲンを酸により分解した場合と酵素的に分解した場合を比較すると，一般的に，酸による分解により生じる生成物の分子量は，酵素的分解により生じる生成物の分子量よりも小さい（甲６）。
したがって，刊行物１を見た当業者は，刊行物１記載の加水分解コラーゲンの平均分子量と刊行物２記載の加水分解コラーゲンの平均分子量は重なり合うものではなく，前者は後者よりも小さい可能性が高いと考えるはずであるから，前者の加水分解コラーゲンをこれと平均分子量が異なる可能性のある後者の加水分解コラーゲンに置換することは，当業者が容易になし得ることではない。
イ　取消事由２（相違点Ｂについての判断誤り）
審決は，相違点Ｂについて，「骨の主成分はカルシウム，無機質，骨コラーゲンであることは周知であるところ，刊行物１は加水分解コラーゲンがリンやカルシウムイオンの供給源を吸収しうる同化可能な媒体として作用するとされ，ヒトの骨粗鬆症の治療，及び他のカルシウム同化が困難な場合の臨床試験は良好な結果を示したとされているのであるから，これを骨の構成成分の骨基質量と骨塩量が減少する病気である骨粗鬆症の典型である閉経後の骨粗鬆症に対して適用することは当業者が容易に行いうることである」（４頁20～26行）と判断したが，誤りである。
刊行物１に記載の加水分解コラーゲンを閉経後骨粗鬆症に適用することは，当業者にとって困難なことである。
(ア)　老人性骨粗鬆症と閉経後骨粗鬆症は，原因及び発生メカニズムが全く異なる（甲３）。老人性骨粗鬆症は，高齢者の骨代謝において骨形成が低下し骨密度が減少する症状であり，治療方法としては，骨形成の低下を補うに足りる十分な量のカルシウムの投与や，骨形成を促進する薬剤の投与が有効である。他方，閉経後骨粗鬆症は，エストロゲンの分泌量減少のために骨破壊が過剰となり，骨密度の急激な減少が生じるものであり，骨形成の低下が生じない（甲５）ため，カルシウム単体での投与や骨形成を促進する薬剤の投与によっては有効な治療効果を得ることができず（甲４，10），エストロゲン自体の投与や，その他骨破壊を抑制する作用を有する薬剤の投与が有効である。


(イ)　刊行物１の記載からみて，刊行物１の「加水分解コラーゲン」は，カルシウムとの組合せにおいて「カルシウム治療」に用いられ，カルシウム同化を促進する補助剤として使用されるもので，それ自体が有効成分として機能するものではない。また，刊行物１の作成当時，閉経後骨粗鬆症に対してはカルシウムの投与が有効でないことが一般的に知られていた。
以上を総合すると，刊行物１記載の「骨粗鬆症」が，骨形成が低下する症状である老人性骨粗鬆症の意味で用いられていることは明らかで，閉経後骨粗鬆症を意味すると解することはできない。
したがって，当業者が，カルシウム同化を促進する補助剤として加水分解コラーゲンを使用する旨の記載がある刊行物１を見ても，カルシウム同化の促進によっては有効な治療効果を得ることができない閉経後骨粗鬆症に対して，当該加水分解コラーゲンを適用するとの発想に至ることは，容易になし得ることではない。(ウ)　被告は，カルシウム摂取が閉経後骨粗鬆症に有効であることは，本願優先日前に広く知られていたと主張する。
しかしながら，閉経後骨粗鬆症の患者がカルシウムを摂取しても，エストロゲンの欠乏により過剰となった骨破壊は正常に戻らず，骨破壊が骨形成を上回っている状態は解消されないから，カルシウム摂取によっては骨密度の減少を防止できない。閉経後骨粗鬆症がある程度進行した患者の場合，骨破壊の抑制のためのエストロゲン等，および，既に減少した骨密度の回復のためのカルシウムをいずれも投与する必要があり，カルシウム単独の投与では治療効果を得ることはできない。被告の提示した乙１～５，乙７は，老人性骨粗鬆症と閉経後骨粗鬆症の相違を認識することなく，ただ漫然と「骨粗鬆症に対してはカルシウムが有効である」と述べたものにすぎず，乙６には，閉経後骨粗鬆症に対してはカルシウムの補充と並行してエストロゲン置換療法が有効である旨が記載されており，乙８には，エストロゲンの欠乏により腸からのカルシウム吸収率が低下することが記載されているが，エストロゲンの欠乏によって骨破壊が過剰となることを何ら否定するものではなく，乙９は，甲10でも引用されているDawsonHughesらの論文が「カルシウム補給によって閉経後の骨量の減少のうち約1/2が除去されることが認められている」ことの根拠として引用されているなど，引用の正確性に疑問があるもので，これらの証拠は，閉経後骨粗鬆症に対してカルシウム単独投与が有効であることを明確に示したものであるとはいえない。
(エ)　本願発明の加水分解コラーゲンは閉経後骨粗鬆症の患者における破骨細胞の活性を低減させ，過剰となった骨破壊を抑制するという作用を有するものであることが確認された（甲11）。これに対し，刊行物１には，加水分解コラーゲンがこのような作用を有することを示唆する記載は全く存在しない。したがって，本願発明の加水分解コラーゲンは，当業者が予測できない顕著な効果を奏するものであり，本願発明に進歩性があることは明らかである。
２　請求原因に対する認否
請求原因(1)ないし(3)の各事実は認める。同(4)は争う。
３　被告の反論
原告が，本願発明の進歩性についての審決の認定判断が誤りであるとして主張するところは，次のとおりいずれも失当である。
(1)　取消事由１（相違点Ａについての判断誤り）に対して
ア「遊離アミノ酸を含む」点について
刊行物１には，カルシウム及びリンを含むイオンの供給源を吸収し得る同化可能な媒体として作用するのは加水分解コラーゲン生成物中のコラーゲンポリペプチド鎖であることが明記されており，遊離アミノ酸がカルシウムやリンを含むイオンの同化に必須の役割を果たすと解すべき余地はない。刊行物１記載の加水分解コラーゲン中の遊離アミノ酸は，酸やアルカリによる加水分解反応がランダムに起こる結果，低分子コラーゲンと同時に不可避的に生成してくる成分であって，製剤上意義のある成分はカルシウムやリンの同化促進作用に寄与する加水分解コラーゲンそのものである。刊行物１記載の加水分解コラーゲンにおける遊離アミノ酸の存在が，刊行物２記載の酵素加水分解コラーゲン（遊離アミノ酸を含まない。）を刊行物１記載の加水分解コラーゲンに置換する動機付けを否定するものではない。
イ　分子量について
原告が援用する甲６には，酸やアルカリ，熱による分解では分子量の制御ができないことに起因する低分子ペプチドの生成，及びそれに由来する味の指摘はあるものの，これらの分解方法によって得られる加水分解コラーゲンの平均分子量の大きさ自体についての一般的な記述はないから，甲６を根拠にして，化学的加水分解によって得た加水分解コラーゲンの平均分子量が酵素によって得たものの平均分子量より常に小さいとすることはできない。
(2)　取消事由２（相違点Ｂについての判断誤り）に対してア　カルシウム摂取が閉経後骨粗鬆症に有効であることは，本願優先日前に周知であった（乙１～９）。甲４の実験では，カルシウム摂取不足ないし標準的摂取のグループを作って比較していない以上，カルシウム剤単独投与が女性の脊椎小柱の無機物質含有量の減少に対し全く有効でないとの結論を導くことはできない。甲５には，閉経後骨粗鬆症の患者にカルシウム治療が有効でないとの記載は見当たらないし，測定対象となった３人の患者で測定された骨形成率の値が閉経後骨粗鬆症の患者のすべてに共通の値であるとする根拠もない。カルシウムが骨の原料となることは周知であるから，骨形成率を維持ないし向上させるためにはカルシウムは必須とされるのであって，閉経後骨粗鬆症患者の骨形成率が普通であることがカルシウム摂取の意義を否定することにはならない。本願優先日以前，通常の意味の骨粗鬆症の治療としてカルシウム投与は常識であったのであり，甲４，５は，この技術常識を左右するようなものではない。
イ　骨粗鬆症の原因別に厳密に異なる治療が行われるのではなく，症状に応じて，ビタミンＤ，カルシトニン，エストロゲンなどと同様，カルシウムも使用されていたのが本願優先日当時の技術常識であった（乙１～９）から，カルシウムと加水分解コラーゲンの製剤が骨粗鬆症に有効であるとの刊行物１の記載から，これを閉経後骨粗鬆症に対しても有効であると期待し，適用することは，当業者にとって容易である。
第４　当裁判所の判断
１　請求原因(1)（特許庁における手続の経緯），(2)（発明の内容）及び(3)（審決の内容）の各事実は，いずれも当事者間に争いがない。そこで，以下においては，原告主張の取消事由ごとに審決の適否について判断することとする。
２　取消事由１（相違点Ａについての判断誤り）について
(1)　審決及び引用刊行物に対する概括的検討
ア　まず，刊行物１の記載について検討するに，刊行物１（甲1-1。その邦訳が甲1-2であり，下記ａ以下の引用個所は甲1-2の記載による。）には，下記の事項が記載されている。


記ａ「天然コラーゲンの５％－20％溶液を，単独で，又は緩衝媒体と結合させて，３－3.5又は８－8.5のpHをそれぞれもたらす酸性又はアルカリ性pH調節剤の作用に付し，45～90分間，常圧で110℃まで昇温するか，又は圧を上昇させながら150℃まで昇温した後に中和する，コラーゲン分解物の調製方法。」（９頁，請求項１）
ｂ「ゲル化しておらず，かつ４－15％の量の遊離アミノ酸を含む，前記請求項のいずれかに記載の方法によって調製されたコラーゲン分解物。」（９頁，請求項５）
ｃ「カルシウムイオン供給源と結合した，請求項５に記載のコラーゲン加水分解物を含む薬学的組成物。」（10頁，請求項７）ｄ「リンを含むイオンの供給源をさらに含む請求項７に記載の薬学的組成物。」（10頁，請求項８）
ｅ「それ自体が患者に投与される天然コラーゲンは，ファネラ（phanera）（爪，髪，および類似部）の成長を刺激する作用を発揮することが既に立証されている。しかし，生成物が重大な欠点を有するため，この作用は今まで利用されていなかった。それは，その食品への適用の可能性（itspossibledietecticapplications）を制限する，不快な臭いを有する。それは，溶液中できわめて粘着性があり，このことは，特に，それを，粉末または粒状から始めて口腔内に適用するためには，きわめて煩わしい。更に，それは，その組成を考慮すると，所望の最適活性を有さず，そして，これは，その構成成分であるタンパク質が過度に重いか，過度に重合しているため，生体によるその同化適性が乏しいことに起因すると考えられる。
本発明の本質的特徴によれば，前述の欠点を回避し，適用の幅をきわめて広範かつ多様な分野に広げる，多くの新たな性質を有する新規生成物の調製のための方法が提案される。」（１頁４～５段落）
ｆ「本発明（の本質）は，天然コラーゲンを，その粘着性およびゲル化力を失い，遊離アミノ酸含有量が４～15％になるポイントまで，原料の解重合及び部分的な加水分解を引き起こす効果を有する分解工程に付すことにある。本発明による分解方法は，………結果的にその生成物が望ましくない物性を失い，生物により十分同化されるようになるまで，ポリペプチド鎖を，鎖同士が遊離するのに十分な限定的破壊（limitedbreaking）を引き起こす。」（２頁２～３段落）
ｇ「別の特徴によれば，本発明は，カルシウム治療（calcitherapy）において利用され得る新規薬剤を目的とし，組成物は，上記の方法によって分解されたコラーゲンと，固体や液体のような何らかの適当な状態で，かつ下記のような何らかの適当な化学状態のリンを含むイオン(phosphoricions)およびカルシウムイオンのいずれをも含む。」（２頁６段落）
ｈ「本発明により分解されたコラーゲンの固体組成物およびリン酸カルシウムの固体組成物を形成することができ，又は別々にホスホリル化(phosphorylated)もしくはリン酸塩化(phosphated)されたコラーゲンを調製し，乳酸塩（lacetate）又はリン酸塩のようなカルシウム塩と結合させる（associate）ことができ，又は再び分解されたコラーゲン，リン酸塩化された化合物，及びカルシウム塩を同時に溶液に加え，その結果，すべての場合に，分解されたコラーゲンのポリペプチド鎖の横方向の塩基部分（lateralbasicfunctions）上に，ホスホリルイオン(phosphorylions)が固定され，かつこのように固定されたホスホリルイオンの残った酸部分のカルシウムイオンによって中和され得ることがここで見出された。
組成物の投与により，一日当たり1,000mgオーダーのカルシウム，及び一緒に投与されるリンを含むイオンの両者を多量に導入することができ，これによりカルシウム治療における新しい治療方法をもたらすのに必要な手段が提供される。カルシウム及びリンを含むイオンの供給源を吸収し得る同化可能な媒体（vehicle）として働く本発明によって分解されたコラーゲンを使用することにより，この投与が可能になる。
それ故，一部が解重合され，かつ加水分解された本発明によるコラーゲンに基づく生成物が，カルシウムの投与を目的とする組成物の成分として特に興味深い適用であることがわかる。」（３頁２～４段落）
ｉ「本発明の生成物は，薬理試験および臨床試験に付された。………。
ヒトの骨粗鬆症の治療，及び他のカルシウム同化が困難な場合の臨床試験は，良好な結果を示した。………。」（同７頁下から３～１段落）以上の記載から，刊行物１には，特定の方法（上記ａ）によって調製されるコラーゲン分解物の発明（上記ｂ，以下「第１発明」という）が開示されているほか，当該コラーゲン分解物が更にカルシウムイオン供給源及びリンを含むイオンの供給源を含む薬学的組成物の発明（上記ｄ，以下「第２発明」という）が開示されていることが認められる。
そして，刊行物１の記載によれば，発明の「本質的特徴」は，①不快な臭いを有し，②粘着性があり，③過度に重いか過度な重合のため生体による同化適性が乏しい，という天然コラーゲンの有する欠点を回避し，適用の幅を広げる新規生成物の調製のための方法を提供する点にあり（上記ｅ），具体的には，天然コラーゲンを，粘着性及びゲル化力を失い，遊離アミノ酸含有量が４～15％になるポイントまで，解重合及び部分的な加水分解を引き起こす効果を有する分解工程に付すことによって，①及び②の望ましくない物性を失い，③については生物により十分同化されるようになるまで，ポリペプチド鎖の鎖同士が遊離するのに十分な限定的破壊を引き起こすものである（上記ｆ)ことが認められる。これらの記載が，上記第１発明に関するものであることは明らかである。
また，刊行物１には，発明の「本質的特徴」以外に，発明の「別の特徴」についても記載されている。当該記載によれば，発明の目的はカルシウム治療において利用され得る新規薬剤を提供することにあり（上記ｇ），当該新規薬剤は，分解されたコラーゲンのポリペプチド鎖の横方向の塩基部分上に固定されたホスホリルイオンの残った酸部分が，カルシウムイオンで中和されることにより，コラーゲン分解物がカルシウムを吸収し得る同化可能な媒体として働き，カルシウムの投与を目的とする組成物の成分として作用し（上記ｈ），ヒトの骨粗鬆症の治療等に有効である（上記ｉ），とされている。これらの記載が，上記第２発明に関するものであることも明らかである。
イ　次に，刊行物２の記載を検討すると，刊行物２（甲２）には，下記の事項が記載されている。


記「酵素的に加水分解されたコラーゲンは，例えば，本出願人によりゲリタ－ゾル(Gelita－Sol)の商品名で製品化され，そして市販されている。これらの酵素的に加水分解されたコラーゲンの多くは，３万乃至４万５千（30乃至45キロドルトン）の平均分子量を有している。この分子量の分布範囲は，２千ないし８万（２乃至80キロドルトン）である。ただし，５千乃至４万の範囲の分子量を有するものが大部分を占める。これらの酵素的に加水分解されたコラーゲンは，ほぼ無味無臭であるか，あるいは少なくとも，きわだった風味を有していない。」（３頁右上欄４～15行）
ウ　刊行物１の第２発明に使用される加水分解コラーゲンは，第１発明のものであると解される（上記アのａ～ｄ）から，天然コラーゲンの有する不快な臭いが防止されたものであると認められるところ，刊行物２には，酵素的に加水分解されたコラーゲンは，ほぼ無味無臭であって，その多くが30～45kDの平均分子量を有し，分子量分布としては5000～40000，すなわち５～40kDの範囲の分子量を有するものが大部分を占めることが記載されている（上記イ）。そして，刊行物２に記載された酵素的に加水分解されたコラーゲンも，刊行物１記載の加水分解コラーゲンと同様，コラーゲンの加水分解物である以上，そのポリペプチド鎖の横方向の塩基部分にホスホリルイオンを固定することができ，残った酸部分にカルシウムイオンを固定することができるものであることが想起される。
そうすると，刊行物１に第２発明として記載された薬剤組成物における加水分解コラーゲンと刊行物２に記載された加水分解コラーゲンとは，不快な臭いが防止されているという共通の性質を有し，ポリペプチド鎖の横方向の塩基部分がホスホリルイオンを固定することができるという共通の機能を有するものといえる。したがって，刊行物１に第２発明として記載された薬剤組成物の成分であるコラーゲン加水分解物（酸又はアルカリの添加，加熱及び中和という処理方法による化学的コラーゲン加水分解物）に代えて，刊行物２に記載された酵素的加水分解コラーゲンを使用してみることは，当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）にとって格別の困難があるとは考えられない。そして，刊行物２に記載された酵素的加水分解コラーゲンの平均分子量である30～45kDが，本願発明における平均分子量１～40kDと重複することも明らかである。エ　したがって，刊行物１に記載の加水分解コラーゲンを刊行物２に記載の加水分解コラーゲンに置換し，本願発明の相違点Ａに係る構成を得ることは，当業者にとって容易に想到できることであるというべきであり，これと同旨の審決の判断に誤りはない。
(2)　原告は，相違点Ａに関する審決の判断は誤りであると主張するが，以下に述べるとおり，いずれも採用できない。
ア　遊離アミノ酸について
原告は，４～15％の遊離アミノ酸を含むことは，刊行物１の加水分解コラーゲンの必須要件であって，これを遊離アミノ酸を実質的に含まない刊行物２の加水分解コラーゲンに置換することは，当業者にとって容易になし得ることではないと主張する。
(ア)　上記(1)アで述べたように，刊行物１において，化学的加水分解の方法によって調製されるコラーゲン分解物の発明（第１発明）は，過度に重いか過度に重合しているため生体による同化適性が乏しいという，天然コラーゲンの有する欠点を回避することを目的の一つとするものであり，４～15％の遊離アミノ酸を含むことは，コラーゲン自体が生物に十分同化される程度の分解度を表しているという点で技術的意義があるものと認められる。これに対し，コラーゲン加水分解物を含む薬学的組成物の発明（第２発明）については，分解されたコラーゲンのポリペプチド鎖の横方向の塩基部分上に固定されたホスホリルイオンの残った酸部分がカルシウムイオンで中和されることにより，コラーゲン分解物がカルシウムを吸収し得る同化可能な媒体として働くことが，当該薬学的組成物がカルシウム治療のために有効であることを説明する機序として明記されているのである。第１発明のコラーゲン加水分解物が遊離アミノ酸を含有することは，当該コラーゲン加水分解物を成分として有する第２発明の関係では，第２発明の薬剤がカルシウム同化を促進する媒体としての作用効果と何らかの関連性を有するものとはされていない。
ところで，審決の容易想到性の論理付けにおいては，骨粗鬆症治療のための「薬剤」に係る本願発明に到達するための出発点となるのは，刊行物１の記載のうち，「別の特徴」として記載された，コラーゲン加水分解物を含む薬学的組成物の発明（第２発明）であることが明らかである。そして，上記のとおり，第２発明においては，コラーゲン分解物が４～15％の遊離アミノ酸を含むことは，当該薬学的組成物のカルシウム同化促進作用と関連付けられていないのである。そうすると，第２発明の薬学的組成物の成分中のコラーゲン加水分解物を，遊離アミノ酸を実質的に含まない刊行物２記載の酵素的加水分解コラーゲンに置換することに特段の阻害事由はないといえるのであって，原告の主張は理由がない。(イ)　この点につき，原告は，甲12-1（"Nutrition",vol.8,no.6(1992),p.400-405)，甲13（昭和63年４月30日薬業時報社発行，深井三郎著「今日の新薬（第５版）」，597～599頁），甲14（特開平５－252902号公報），甲15（特開平５－161480号公報），甲16（特開2002－281941号公報），甲17（特表2001－500161号公報）を援用し，アミノ酸がカルシウムの吸収を促進する作用を有することは，刊行物１が作成された当時，あるいは本件出願前から，既に当業者に一般的に知られていたことであるから，刊行物１を見た当業者は，刊行物１はカルシウムの同化を促進するという作用効果を得ることを目的として，遊離アミノ酸の含有を要件としていると考えるはずであると主張する。


しかし，(1)アで述べたように，刊行物１には，第２発明の薬学的組成物が有するカルシウム同化促進の作用の機序として，分解されたコラーゲンのポリペプチド鎖の横方向の塩基部分上に固定されたホスホリルイオンの残った酸部分が，カルシウムイオンで中和されることにより，コラーゲン分解物がカルシウムを吸収し得る同化可能な媒体として働くということが明記されているのである。そうすると，刊行物１の記載によれば，第２発明においてカルシウム同化を促進するのはポリペプチド鎖を有するコラーゲン分解物そのものであるとされているのであり，遊離アミノ酸がそのような機能を果たすことを示唆する記載はない。原告が主張するような技術常識（遊離アミノ酸がカルシウム同化を促進する機能）が仮に存在していたとしても，それは刊行物１に明記された機序（コラーゲン分解物のポリペプチド鎖にホスホリルイオンが固定され，更にカルシウムイオンが固定される，というもの）と明らかに異なるのであるから，刊行物１に接した当業者が，原告の主張するような理解をすると認めることはできない。(ウ)　また，原告は，刊行物１の実施例１～７の生成物はホスホリルイオンを含まないから，当業者は，これらの実施例において，カルシウム同化促進の役割を担うのは遊離アミノ酸であると理解するはずであると主張する。しかし，原告の上記主張は，刊行物１の実施例１～７の生成物にカルシウム同化促進という作用効果があることを前提とするものであるが，そもそもこの前提に誤りがある。
上記(1)アのとおり，刊行物１には，まず「本質的な特徴」として，化学的加水分解の方法によって調製されたコラーゲン分解物に関する第１発明が記載されている（上記(1)アの記載ｅ，ｆ）。そして，これに続けて，「別の特徴」として，第１発明の化学的加水分解コラーゲンに加えて「リンを含むイオン及びカルシウムイオンのいずれをも含む」薬学的組成物が第２発明として開示され，当該組成物のカルシウム同化促進作用の機序が説明されているのである（上記(1)アの記載ｇ，ｈ）。そうすると，刊行物１の実施例１～７の生成物は，その原料組成にリンを含まないから，第１発明であるコラーゲン加水分解物に関する実施例として示されているにとどまり，カルシウム同化促進という作用効果を有する第２発明の実施例として示されているわけではない。刊行物１において，第２発明の実施例として示されているのは実施例８だけである，と解されるのである。
よって，原告の上記主張も採用できない。
イ　分子量について
原告は，甲６（特開平３－84076号公報）を援用して，コラーゲンを酸により分解した場合と酵素的に分解した場合を比較すると，一般的に，酸により分解した場合に生じる生成物の分子量は，酵素的分解により生じる生成物の分子量よりも小さいから，刊行物１に接した当業者は，刊行物１記載の加水分解コラーゲンの平均分子量は刊行物２記載の加水分解コラーゲンよりも小さい可能性が高いと考えるはずであり，前者の加水分解コラーゲンを，これと平均分子量が異なる可能性のある後者の加水分解コラーゲンに置換することは，当業者が容易になし得ることではない，と主張する。
しかし，甲６には，分子量に関しては，「酸やアルカリまたは熱による分解は，何れも化学的な分解方法であるため，分解されるゼラチンの分子量を制御することができず，アミノ酸等の低分子のペプチドが生成し，その結果強い味が生じてしまう」（２頁左上欄７～11行），「これに対し，酵素製剤で分解する方法は，上記のような欠点が少ない」（２頁左上欄下から３～２行）と記載されているにすぎず，化学的に加水分解されたコラーゲンと酵素的に加水分解されたコラーゲンの平均分子量を対比した記載はないから，甲６は，刊行物１の化学的に加水分解されたコラーゲンの平均分子量が，刊行物２の酵素的に加水分解されたコラーゲンの平均分子量よりも小さいとする根拠にはならない。
加えて，(1)ウで述べたように，刊行物１に記載されたコラーゲン加水分解物に代えて刊行物２に記載された酵素的に加水分解されたコラーゲンを用いる動機付けとなるのは，両者が不快な臭いがないという共通の性質を有する上，構造的にも，コラーゲン分解物のポリペプチド鎖に横方向の塩基部分がある点で共通するため，刊行物２の酵素的加水分解コラーゲンもその塩基部分にホスホリルイオンが固定されることを通じてカルシウムイオンを同化し得るとの着想が得られることである。そして，刊行物１を精査しても，加水分解コラーゲンの分子量が，ポリペプチド鎖の横方向の塩基部分の存否に影響を及ぼすことを示唆する記載は存在しないから，分子量が異なっていたとしても，そのことによって，刊行物１の化学的加水分解コラーゲンに代えて刊行物２の酵素的加水分解コラーゲンを使用することの阻害要因にはならない。
以上のとおり，分子量の違いを理由とする原告の主張も，採用することができない。
３　取消事由２（相違点Ｂについての判断誤り）について原告は，刊行物１に記載された薬学的組成物はカルシウム同化を促進する機能しか有しないため，骨粗鬆症の治療に有効であるとしてもその対象は老人性骨粗鬆症のみであると主張する。そして，このことを前提に，刊行物１の化学的加水分解コラーゲンを刊行物２記載の酵素的加水分解コラーゲンに置換したものも，その効果は老人性骨粗鬆症に対してのみであると考えられるから，閉経後骨粗鬆症の治療薬である本願発明とは作用効果が異なるのであり，審決はこの点を看過した誤りがあると主張する。


しかし，以下に述べるとおり，原告の主張は採用できない。(1)　乙１（特開平１－151515号公報）には，「本発明は，ヒトおよび他の動物における骨の強化（build）法，即ち，骨粗鬆症および関連障害の治療法に関する。詳細には，本発明は，或るカルシウム塩の投与によるこのような治療法に関する」（１頁右下欄10～13行）と記載されており，「例Ⅱ」として，「閉経後の骨粗鬆症に罹患した女性の被検者は，本発明の方法によって治療する」（７頁左上欄２～３行)，「ヒトの被検者の椎骨の密度をコンピュータ連動断層撮影によって測定する。その後，１日当たり約180ml（６オンス）の飲料組成物（カルシウム約195mg含有）を被検者に１年間投与する。次いで，被検者の椎骨の質量を再測定したところ，骨密度の増加を示す」（７頁右上欄下から２行～左下欄４行）と記載されている。また，乙６（特開昭61－178917号公報）には，「閉経後の骨粗鬆症の多くの機構が，提示され，試験され，考察された。最新の理論によれば，食物，カルシウム摂取，年齢，感染性，ビタミンＤの状態，骨付着と骨吸収のホルモン制御，並びにエストロゲン，アンドロゲン，副甲状腺ホルモン，成長ホルモン及びカルシトニンの役割に係わっている。閉経期後の骨粗鬆症の現在の治療法であるフッ素，ビタミンＤ及びカルシウムの補充により，肉体的能力を増大させ，並びに最初の選択として，エストロゲン置換療法を有効にさせる」（２頁右下欄下から４行～３頁左上欄７行）と記載されている。さらに，乙９（1999年[平成11年]４月１日ライフサイエンス出版発行，折茂肇外編「最新骨粗鬆症（別刷）下」，485～489頁）には，「Cummingsはカルシウム摂取と骨量の関連について従来の研究の成果を定量的に解析し，閉経後早期の骨量はカルシウム摂取量が大きいほど高く，横断研究によって両者の間に有意の正の相関があることを認めた。カルシウムの摂取量の少ないものほどカルシウム補給の効果は大きい傾向があった（Cummings,R.G.,1990）」（486頁左欄11～17行）と記載されている。以上の記載から，本願優先日当時，閉経後骨粗鬆症の治療にカルシウムの投与が有効であるとの知見が存在していたことが認められる。そうであれば，カルシウムイオンとコラーゲン加水分解物を含む組成物が骨粗鬆症に使用されるとの刊行物１の記載に接した当業者にとって，同様の組成物が閉経後骨粗鬆症に対しても有効であると期待し，実際に適用してみることは，容易に着想し得ることであると認められる。
(2)　原告は，閉経後骨粗鬆症においては骨形成の低下が生じておらず（甲5-1：J.Clin"EndocrinolMetab.",   Vol.18(1958),p.1246-1267），このため，カルシウム単体での投与や骨形成を促進する薬剤の投与では有効な治療効果が得られないことが知られていた（甲4-1："AnnalsofInternal   Medicine",1987;106   ;40-45，甲10：1998年[平成10年]６月10日真興交易㈱医書出版部発行，柳沼忞編「産婦人科医のための骨粗鬆学」，279－293頁）と主張する。本件明細書（甲７）の３頁下から８～３行にも記載されているように，閉経後骨粗鬆症も老人性骨粗鬆症も，作られる骨量よりも破壊される骨量の方が多いために骨量が低下して生じる病気であることが知られているから，甲５が，閉経後骨粗鬆症の患者の骨形成率が健常者と同程度であることを示しているとしても，骨破壊が骨形成を上回っている以上，骨形成を補助すべくカルシウムを補給することは，当業者が当然に想起することであるといえる。このことは，閉経後骨粗鬆症の治療にカルシウムの補給が有効であるとの知見が本願優先日当時に存在していたこと（上記(1)）からも裏付けられる。
そして，甲10に，「閉経直後の骨密度減少にはCa補給は有効ではない。おそらく，これは，この時期には摂取されたCaが骨形成のために十分に利用されえないことによる。これは骨吸収が大きいためである。ビタミンD３合成の低下による腸からのCa吸収の減少も一因である」（291頁１～４行）と記載され，乙４（特開平５－262655号公報）に，「食品や飲料に含まれるカルシウムは，そのすべてが人体に吸収されるわけではなく，通常，食品や飲料に表示されるカルシウム含量と，実際に人体に吸収されるカルシウムの量は大幅に異なることが知られている」（段落【0008】）と記載されていることからすれば，原告が援用する甲4-1及び甲10において，カルシウム単体での投与で閉経後骨粗鬆症の有効な治療効果が得られなかったとされているのは，カルシウムの吸収効率や利用効率が悪いことが原因の一つであると理解するのが相当である。
このように，カルシウム単独では，カルシウムの吸収効率や利用効率が悪いとしても，刊行物１にカルシウム同化を促進する補助剤として加水分解コラーゲンが記載されているのであれば，刊行物１のような組成物にすることによりカルシウムが有効に吸収，利用され，効果を奏することは十分に予想できる。したがって，原告の援用する甲5-1，甲4-1及び甲10の記載によって，閉経後骨粗鬆症に対して加水分解コラーゲンを適用することが妨げられることにはならない。(3)　原告は，刊行物１には，カルシウム同化を促進する補助剤として加水分解コラーゲンを使用することが記載されているから，刊行物１の骨粗鬆症は老人性骨粗鬆症の意味で用いられているとして，閉経後骨粗鬆症に加水分解コラーゲンを適用するという発想に至ることは容易ではないと主張する。しかし，上記(1)のとおり，閉経後骨粗鬆症の治療にもカルシウム補給が有効であるとの知見が本願優先日当時に存在していたと認められるから，刊行物１において，カルシウム同化を促進する補助剤として加水分解コラーゲンを使用することが記載されているからといって，刊行物１に記載された「骨粗鬆症」が老人性骨粗鬆症の意味で用いられているということはできない。
(4)　原告は，被告の援用する乙号証はいずれも，閉経後骨粗鬆症に対してカルシウム単独投与が有効であることを明確に示していないと主張する。しかしながら，乙１は，実施例として閉経後骨粗鬆症についてカルシウム塩の投与が有効であることを記載しており，乙６及び乙９の記載もこれを裏付けるものと認められる。なお，乙９は，原告の指摘する箇所の引用が正確でないとしても，そのことによって他の記載部分までもが不正確であるということにはならない。このように，少なくとも，乙１，６及び９の記載によれば，閉経後骨粗鬆症にカルシウムの補給が有効であるとの知見が本願優先日当時に存在していたと認められるから，原告の主張は採用できない。


平成１１年１１月１４日午後５時１５分，ａ警察署においては，Ｅ警部を当直長として当直員１２名による当直勤務体制に入ったが，同日午後６時ころ，医務室での治療を要求して留置場から出房していた被告人が，食事についての不満を述べるなどして留置場に戻らなかったため，勤務員から応援要請を受けたＥ警部ほか数名の警察官が被告人の説得に当たった
しかし，被告人がこれに従わず，医務室内の非常ベルを鳴らすなどしたため，地域課のパトカー勤務員も駆けつけ，刑事課のＮ警部補が被告人を取調室に連れて行って説得に当たるなどした
同日午後７時２５分ころ，Ｅ警部は，留置人を就寝させるために布団出しを行う目的で，当直の警察官とともに留置管理室から留置場に通じる通路に入る第１扉から通路を通って，第２扉から留置場に入り，１房と２房の扉を開けて留置人を房の外に出して布団出しの作業を始めさせ，これを監視していた
そのころ，Ｎ警部補に説得された被告人も留置場に戻ってきていたが，その後，Ｅ警部が留置場内の少年婦人室の動静を監視するためにその場を離れていた間に，６房に入っていた分離前相被告人Ａが，房の扉を開けるように要求し，勤務員が３房と６房の扉を開けたところ，Ａのほか分離前相被告人Ｃ，同Ｄらも出房し，その後，他の留置人も全員出房して留置場内にたむろする状態となった
Ｅ警部は，留置人らが出房していることに気付いたが，既に出房している留置人を房に戻すと留置人が反発して騒ぎが起きるのではないかと考え，そのまま布団出しを続けさせた
この間，Ａは留置場内を歩き回るなどしていたが，看守台にいたＦ巡査部長に対して自分の薬を取ってくれるよう要求するなどした後，２房の扉の前付近で布団出しの監視をしていたＥ警部に対して「頼んでいた薬がない
Ｉはどうした」などと言って詰め寄り，これに同調した被告人やＣらもＥ警部に詰め寄るなどした
これを見たＧ巡査長が止めに入ろうとしたところ，ＤがＧ巡査長を２房の扉付近に押してゆき，これを阻止しようとするＧ巡査長ともみ合いになったが，その際，Ｄが「こいつ，今，手を上げたぞ」などと言ったことから，被告人やＡ，ＣらがＧ巡査長を取り囲んだため，Ｇ巡査長を助けようとしたＥ警部やＦ巡査部長が，被告人やＡらを制止しようとして，もみ合いとなり，被告人やＡ，Ｃ，Ｄを先頭にして，留置人らがＥ警部らを小突くなどしながら後退させて，留置場の第２扉から通路に押し出した
そのため，危険を感じたＦ巡査部長は，看守台から電話で当直室に応援を要請し，当直室にいたＬ巡査部長は，交番勤務員に招集をかけるなどしたが，その間にも，Ａや被告人，Ｄ，Ｃらを先頭にした留置人らは，通路を通り，Ｅ警部やＧ巡査長らを後退させて，第１扉の方へ追い詰めて行った
第１扉付近において，扉を背にしてＥ警部，Ｆ巡査部長及びＧ巡査長らが，Ａ，Ｃ，Ｄ及び被告人を先頭とする留置人らと対峙していた際，ＤがＧ巡査長の腹部を膝蹴りし，うずくまったＧ巡査長を助けようとしたＦ巡査部長の顔面をＡが殴打し，更にＦ巡査部長を助けようとしたＥ警部の顔面を殴打するなどした上，Ａは，Ｅ警部の頭部を両手で抱え込んで締め付けるいわゆるヘッドロックをかけるなどの暴行を加えた
一方，先にＦ巡査部長からの応援要請を受けたＨ巡査長らの警察官は，留置管理室に駆け付けたが，第１扉前の通路には多数の留置人が押し掛けていたので，第１扉を開けると留置人が逃走するおそれがあるとして，そのまま留置管理室で待機し，やがて，Ｐ警部補やＫ巡査長ら多数の警察官とともに応援のために第１扉を開けて通路内に入り，Ｐ警部補がヘッドロックをかけていたＡからＥ警部を引き離すなどしたが，そのころ，留置人のＳの人工肛門がはずれるなどして同人が負傷した
Ａは，応援のため第１扉から通路内に入ってきたＮ警部補を見つけると，同人を医務室内に押し込んでつかみかかるなどしたが，被告人がこれを制止した
被告人は，その後，通路内でＫ巡査長に殴りかかろうとしたが，Ｈ巡査長から抱えられて第２扉に向かって押し込まれるなどされたため，これを見たＡやＣがＨ巡査長に殴りかかり，被告人から引き離そうとしたが，Ｈ巡査長は，必死になって被告人を第２扉から留置場内へ押し戻した
しかし，被告人が，留置場内にいた外国人を含む留置人に対してＨ巡査長を取り押さえるよう命じたため，Ｈ巡査長は被告人の指示を受けた留置人らに身体を押さえつけられ，洗面台に置かれていたやかんを持った被告人から，左肩を３回殴打され，中に入っていたお茶がＨ巡査長や同人を押さえていた留置人に掛かるなどした
一方，そのころ，負傷したＳを病院に連れて行くために留置管理室に出した代わりに，Ｉ警部が第１扉から通路内に入ってきたが，Ｉ警部は，留置人のＴにジャンパーの襟首をつかまれるなどして，第２扉から留置場内へ連れ込まれ，やかんを手にして近付いてきた被告人から，右の額辺りを横殴りに殴打されて転倒し，さらに，立ち上がろうとしたところを，Ａ，Ｃらの留置人から胸部や腹部等を少なくとも３，４回蹴り付けるなどされた
Ｉ警部は，Ｅ警部やＫ巡査長ら数名の警察官に抱えられて留置場から連れ出され，しばらく留置事務室の長椅子で休んだ後，救急車でｂ病院に搬送された
その後，留置場に戻ったＥ警部に対して，当初，ＡらがＩ警部の所在を尋ねた際にＥ警部が「いない」と答えていたことから，被告人やＡ，Ｃらが，これに因縁を付けて，「責任者いるじゃねえか」などと言って詰め寄り，被告人が，手拳でＥ警部の顔面を２，３回殴打し，そのためＥ警部は口腔内を切るなどの負傷をし，Ｋ巡査長らの警察官によって救出された
その後，被告人やＡらは，他の留置人に運動場に集まるように指示した後，警察官にたばこを要求し，興奮している留置人を落ち着かせるためにＮ警部補らが運動場内に入ってたばこを吸わせるなどしたが，Ｎ警部補はＡやＣらに詰め寄られ，押し倒されるなどした


【主文】被告人を懲役１年８月に処する。
【理由】（罪となるべき事実）
被告人は，埼玉県ａ市所在の代用監獄である埼玉県ａ警察署留置場に勾留されていたものであるが，留置管理の職務に従事する警察官に暴行を加えようと企て，同留置場に勾留されていた分離前相被告人Ａ，同Ｃ及び同Ｄと共謀の上，平成１１年１１月１４日午後７時３０分過ぎころから同日午後９時２０分ころまでの間，同留置場内において，いずれも当直勤務で留置管理の職務に従事していた同署勤務の警部Ｅ（年齢省略。以下，同じ。）及び巡査部長Ｆに対し，Ｅ及びＦの顔面を手拳で殴打するなどし，さらに，応援要請を受けて駆け付け，同職務に従事中の同署勤務の巡査長Ｇ，巡査長Ｈ，警部Ｉ及び巡査部長Ｊに対し，Ｇの下腹部を足蹴にし，Ｈの左肩をやかんで数回殴打し，Ｉの胸部，腹部を多数回足蹴にし，Ｊの胸倉を両手でつかみ，顔面に数回頭突きをするなどの各暴行を加え，もって，Ｅら６名の警察官の職務の執行を妨害するとともに，上記各暴行により，Ｅに対し，安静加療約８日間を要する右頬部打撲，口腔内挫創の傷害を，Ｉに対し，安静加療約３箇月を要する左肋軟骨骨折等の傷害を，Ｊに対し，全治約１０日間を要する頭部顔面外傷の傷害をそれぞれ負わせたものである。
（事実認定の補足説明）
弁護人は，本件公訴事実について，被告人は，分離前相被告人Ａら他の共犯者と事前共謀も現場共謀もしておらず，被告人が警察官らに暴行を振るった事実もないから，被告人は無罪であると主張するので，以下，判示事実を認定した理由を補足して説明する。
１証人Ｅ，同Ｆ，同Ｈ，同Ｇ，同Ｋ，同Ｉ，同Ｌ，同Ｍ，同Ｎ，同Ｏの公判供述（以下，公判手続の更新の前後を問わず，「公判供述」という），その他関係証拠によれば，次の事実が認められる。
（確定裁判）
被告人は，平成１２年３月２１日東京高等裁判所で恐喝，覚せい剤取締法違反罪により懲役２年に処せられ，その裁判は同月２８日確定したものであって，この事実は検察事務官作成の前科調書によって認める。
（法令の適用）
被告人の判示所為のうち，公務執行妨害の点は包括して刑法６０条，９５条１項に，Ｅら３名に対する各傷害の点はいずれも同法６０条，２０４条にそれぞれ該当するが，この公務執行妨害と，Ｅら３名に対する各傷害は，いずれも１個の行為が２個の罪名に触れる場合であるから，同法５４条１項前段，１０条により，結局以上を１罪として刑及び犯情の最も重いＩに対する傷害罪について定めた懲役刑で処断することとし，これは，前記確定裁判があった各罪と同法４５条後段の併合罪であるから，同法５０条によりまだ確定裁判を経ていない判示公務執行妨害，傷害罪について更に処断することとし，その所定刑期の範囲内で被告人を懲役１年８月に処し，訴訟費用は，刑事訴訟法１８１条１項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。
（量刑の理由）
１　本件は，代用監獄である警察署留置場に勾留されていた被告人が，同じ留置場に勾留されていた共犯者らと共謀の上，留置管理業務に従事していた警察官らに暴行を加えて，職務の執行を妨害するとともに，そのうちの一部の警察官らに傷害を負わせた事案である。
２　被告人は，共犯者らとともに，留置管理の規律の緩みに乗じて房の出入りや喫煙，飲食等に関し，被疑者留置規則等に違反した処遇を要求して留置管理業務を担当する警察官らにこれを受け入れさせていたところ，警察官に自らの要求が受け入れられなかったことから，それに対する憤まんを晴らそうとして率先して本件犯行に及んでおり，犯行の動機に酌量の余地はない。
被告人は，共犯者が警察官から暴行を受けたことに立腹して本件犯行に及んだと供述するが，暴行を受けたとされる共犯者Ｄ自身はこの事実を否定しており，警察官らによる暴行の事実を証拠上認めることはできない。
３被告人は，共犯者らと共謀し，警察官らの身体の枢要部である顔面や腹部，胸部等を手拳ややかんで殴打したり，足蹴にするなど長時間にわたって執ような暴行を加え，留置場内を混乱させ，留置管理業務の適正な遂行を著しく困難な状態に陥れ，留置されている他の者や警察官の身体を危険にさらし，留置人の身柄の確保を危うくし，適正な刑事司法の遂行に影響を及ぼしかねない状況をもたらし，３名の警察官に加療約３箇月から約８日間を要する傷害を負わせている。また，被害に遭った警察官に対する慰謝の措置は何もとられていない。４被告人は，共犯者らとの間で，事前に明確な共謀をしたとまでは認められないものの，共犯者らとともに留置されている者の先頭に立ち，自ら複数の警察官に対して，やかんや手拳で殴打するなどの暴行を加え，他の留置人に対して警察官を押さえ付けることを指示するなど，主体的かつ積極的に犯行に関与しており，被告人の果たした役割は重大である。
それにもかかわらず，被告人は，事実を否認し，不自然・不合理な弁解に終始しているのであって，反省の態度は見受けられない。加えて，被告人は，前記確定裁判を含めて懲役刑に処せられた前科２犯を有しているばかりか，暴力団所属歴も長い。これらの点からすると，被告人の刑事責任は重いといわざるを得ない。５　そうすると，本来，警察署留置場内においては，被疑者留置規則等に則った厳正な留置管理業務が行われるべきであるのに，暴力団関係者のみを特別扱いするなどこれらの規則等に違反するきわめてずさんな留置管理業務が行われていたことに本件犯行の遠因があると認められること，被告人には離婚しているとはいえ妻子がいることなど，被告人のためにしん酌すべき事情を十分考慮してみても，主文掲記の科刑は免れない。（求刑　懲役２年）
【さいたま地方裁判所第三刑事部


平成１３年９月２５日　平成８年(ワ)第７７６号　損害賠償請求権査定決定に対す
る異議事件
主文
１　原告らと被告間の神戸地方裁判所平成５年(モ)第１７３８号損害賠償請求権査定申立事件について，神戸地方裁判所が平成８年３月２２日に告知した査定はこれを取り消す。
上記事件について，被告の原告らに対する各請求権は存在しないことを確認する。
２(1)原告ら（ただし甲の相続人らを除く。）と被告間の神戸地方裁判所平成５年(モ)第１７３９号損害賠償請求権査定申立事件について，神戸地方裁判所が平成８年３月２２日に告知した査定のうち，第４６期及び第４７期についての査定を取り消す。
上記第４６期及び第４７期について，被告の原告ら（ただし甲の相続人らを除く。）に対する各請求権は存在しないことを確認する。(2)原告ら（ただし甲の相続人らを除く。）と被告間の神戸地方裁判所平成５年(モ)第１７３９号損害賠償請求権査定申立事件について，神戸地方裁判所が平成８年３月２２日に告知した査定のうち，第４８期についての査定を次のとおり変更する。
原告ら（ただし甲の相続人ら及びＧを除く。）が更生会社ａ株式会社に対して連帯して負担すべき第４８期分の違法配当による損害賠償額を４９６７万２６７５円及びこれに対する平成４年１２月２４日から支払済みまで年５分の割合による金員と査定する（ただし，原告丙１は２４８３万６３３７円を，同丙２，同丙３，同丙４は各８２７万８７７９円を，いずれも相続財産の限度で支払い義務を負う。）。
上記第１７３９号事件の申立費用はこれを３分し，その１を原告ら（ただし甲の相続人ら及びＧを除く。）の負担とし，その余を被告の負担とする。上記第４８期について，原告ら（ただし甲の相続人ら及びＧを除く。）のその余の請求を棄却する。
３　訴訟費用は，これを２０分し，その１を原告ら（ただし甲の相続人ら及びＧを除く。）の負担とし，その余を被告の負担とする。
事実
第１　当事者の求めた裁判
１　請求の趣旨
(1)原告らと被告間の神戸地方裁判所平成５年(モ)第１７３８号損害賠償請求権査定申立事件，同第１７３９号損害賠償請求権査定申立事件について，神戸地方裁判所が平成８年３月２２日に告知した各査定決定はこれを取り消す。(2)訴訟費用は被告の負担とする。
２　請求の趣旨に対する答弁
(1)原告らの請求を棄却する。
(2)原告らと被告間の当庁平成５年(モ)第１７３８号損害賠償請求権査定申立事件，同第１７３９号損害賠償請求権査定申立事件について，当裁判所が平成８年３月２２日に告知した各査定決定を認可する。
(3)訴訟費用は原告らの負担とする。
第２　当事者の主張
１　事案の骨子
本件は，原告らが，仮装経理に基づく税金納付及び違法配当により更生会社ａ株式会社（以下，「更生会社」という。）に損害を与えたとして，会社更生法７２条１項１号に基づきなされた損害賠償請求権査定の決定の取消を求める訴訟である（なお，以下，「原告ら」というときには，被相続人である死亡した取締役本人を含めて総称することもある。）。
被告の主張は，更正会社の第４５期から第４８期の各営業年度において，決算が仮装経理により粉飾された結果，第４５期ないし第４７期の各営業年度につき，過大申告したことによる納付税金相当額の損害を更正会社が受けたとして，また，第４６期ないし第４８期の各営業年度につき，違法配当相当額の損害を更正会社が受けたとして，その損害の賠償を求めている。
これに対し，原告らは，仮装経理であることを争い，また仮にそうであっても，取締役又は監査役としての任務懈怠はなく，故意又は過失もないと主張している。
被告が，本件において，更正会社の決算が仮装経理により粉飾されたと主張する内容は，次の４点である。
(1)運送事業収入の水増し計上（第４５期，第４６期）(2)子会社を利用した利益の捻出（第４５期ないし第４７期）(3)土地の仮装売買による売上金計上（第４８期）(4)貯蔵品（洗剤）の仮装売買による売却益計上（第４８期）
２　請求原因
(1)平成４年１２月２４日，神戸地方裁判所において，更生会社について更正手続の開始決定がなされた（神戸地方裁判所平成４年(ミ)第１号事件）。被告は，更生会社の管財人である。
(2)平成８年３月２２日，神戸地方裁判所は，平成５年(モ)第１７３８号損害賠償請求権査定申立事件（以下，「過大納税事件」という。）及び第１７３９号損害賠償請求権査定申立事件（以下，「違法配当事件」という。）として，更生会社の，原告らに対する取締役又は監査役の責任に基づく損害賠償請求権につき，次のとおり各査定決定をした（なお，同査定決定当時は，原告丙１，同丙２，同丙３，同丙４らの被相続人丙は死亡していなかった。）。
ｱ過大納税事件
(ｱ)a原告らの更生会社に対して連帯して負担すべき第４５期分の仮装経理に基づく納付税金額相当損害金の額を金２億３９８１万８３４０円（ただし甲１においては１億１９９０万９１７０円，甲２，甲３及び甲４においては各３９９６万９７２３円。）及び
b原告ら（ただし甲１，甲２，甲３及び甲４を除く。）が更生会社に対して連帯して負担すべき第４６期分の仮装経理に基づく納付税金額相当損害金の額を
金２億３４７０万３２４０円及び
c原告ら（ただし甲１，甲２，甲３及び甲４を除く。）が更生会社に対して連帯して負担すべき第４７期分の仮装経理に基づく納付税金額相当損害金の額を
金３億３４４９万４３５０円及び
それぞれ上記に対する平成４年１２月２４日から支払済みまで年５分の割合による金員と査定する。
(ｲ)申立費用は原告らの負担とする。
ｲ違法配当事件
(ｱ)a原告らが更生会社に対して連帯して負担すべき第４６期分の違法配当
による損害賠償額を金５０００万円及び
b原告らが更生会社に対して連帯して負担すべき第４７期分の違法配当に
よる損害賠償額を金４０００万円及び


c原告ら（ただしＧを除く。）が更生会社に対して連帯して負担すべき第４８期分の違法配当による損害賠償額を金５０００万及びそれぞれ上記に対する平成４年１２月２４日から支払済みまで年５分の割合による金員と査定する。
(ｲ)申立費用は被申立人らの負担とする。
(3)しかしながら，原告らにはいずれも損害賠償の責任原因がなく，被告の原告らに対する上記損害賠償請求権はいずれも存在しないものであるから，原告らは，上記各査定決定に対し不服がある。
(4)よって，原告らは，原告らと被告間の当庁平成５年(モ)第１７３８号損害賠償請求権査定申立事件，同第１７３９号損害賠償請求権査定申立事件について，神戸地方裁判所が平成８年３月２２日に告知した各査定決定の取消を求める。
３　請求原因に対する認否
請求原因事実(1)(2)は認める。
４　抗弁
(1)当事者等
ｱa株式会社
更生会社は，運送等を業とする株式会社であったところ，同社については，請求原因(1)のとおり更正手続の開始決定がなされ，現在，被告がその管財人を務めている。
ｲ原告らの地位
更生会社の営業年度（第４５期ないし第４８期）の期間は以下のとおりであった。
第４５期　　昭和６２年４月１日から昭和６３年３月３１日まで第４６期　　昭和６３年４月１日から平成元年３月３１日まで第４７期　　平成元年４月１日から平成２年３月３１日まで第４８期　　平成２年４月１日から平成３年３月３１日まで上記各営業年度において，Ｇは更生会社の代表取締役であり，原告Ｂ，同Ｃ，同Ｄ，同Ｅ，同Ｆ，同Ｇ及び丙（平成１１年７月１６日死亡），甲（平成元年３月３日死亡）は，それぞれ更生会社の取締役であった（ただし，甲は第４５期及び第４６期のみであり，その死亡は第４６期の期中である。）。また，乙は第４５期ないし第４７期の各営業年度において，更生会社の監査役であった（以下，原則として，本件取締役ら及び監査役乙については，Ｇ姓の者を除いて姓で略記する。）。
なお，原告丙１，同丙２，同丙３，同丙４は丙の相続人（ただし民法９２２条の限定相続人である。）であり，原告甲１，同甲２，同甲３，同甲４は甲の相続人である。
ｳ取締役会の開催
更生会社においては，第４５期ないし第４８期の各計算書類を承認すること及びこれらを各定時株主総会に提出することを議案とする取締役会が，以下のとおり開催された。
第４５期について　　昭和６３年５月２３日
第４６期について　　平成元年５月２０日
第４７期について　　平成２年５月１９日
第４８期について　　平成３年５月２０日
ｴ定時株主総会の開催
更生会社では，上記各期に関する各計算書類の承認を得るため，次のとおり定時株主総会が開催された。
第４５期について　　昭和６３年６月２９日
第４６期について　　平成元年６月２９日
第４７期について　　平成２年６月２８日
第４８期について　　平成３年６月２７日
(2)仮装経理による損害の発生
ｱ過大納税事件
第４５期ないし第４７期について，各定時株主総会に提出された上記の各計算書類は，いずれも黒字決算を内容とするものであった。しかし，実質的には損益の状況は，各期とも税引き前で既に欠損状態であった。
したがって，更生会社は，各期において課税対象となる所得がなかったのであるから，所得に課される税金（法人税，法人臨時特別税，事業税，都道府県民税，市町村民税）（以下，「税金」という。）を納付する義務はなかった。ところが，各定時株主総会に提出された各計算書類には仮装経理が施され，上記欠損状態を隠して多額の架空利益が計上されていた（その具体的内容は，「運送事業収入の水増し計上」（第４５，４６期）及び「子会社を利用した利益の捻出」（第４５期ないし第４７期）によるものであった。）。更生会社の定時株主総会は，各期について，各粉飾計算書類を承認する決議を行い，その結果，更生会社は各期の決算内容に基づいて算定された次のとおりの金員を税金として納付し，これにより各納付税金額相当額の損害を被った。
第４５期　　２億３９８１万８３４０円
第４６期　　２億３４７０万３２４０円
第４７期　　３億３４４９万４３５０円
ｲ違法配当事件
第４６期ないし第４８期について，黒字決算であることを前提とする各利益処分案が各定時株主総会に提出された。
しかし，実質的には各期の損益の状況は，いずれも税引き前で既に欠損状態であった。
したがって，更生会社は，各期について商法２９０条１項に定める配当可能利益がなかったのであるから，株主に対して利益配当を行うことが法律上禁止される状況にあった。
ところが，各定時株主総会に提出された各計算書類には，仮装経理が施され，上記欠損状態を隠して多額の架空利益が計上されていた（その具体的内容は，第４６期及び第４７期の計算書類については，前記の過大納税事件と同様であり，第４８期については「土地の仮装売買による売上金計上」，「貯蔵品（洗剤）の仮装売買による売却益計上」によるものであった。）。更生会社の定時株主総会は，各期について，上記の各粉飾計算書類を承認する決議を行い，その結果，更生会社は次のとおりの金員を利益配当として株主に対し支払い，これにより各違法配当額相当額の損害を被った。
第４６期　　５０００万円
第４７期　　４０００万円
第４８期　　５０００万円
ｳ仮装経理の内容
(ｱ)運送事業収入の水増し計上
更生会社は，かねてから北海道で生産される牛乳の輸送業務をｂ協同組合連合会（以下，「ｂ」という。）から引き受けていたところ，次のとおり，ｂからの運送収入の計上額と現実の入金額に不一致がある。
第４５期
収入計上額　　２４億１２９１万６０００円
入　金　額　　２０億９０７０万６０００円


入金不足額　　　３億２２２１万００００円
第４６期
収入計上額　　３１億５５１４万８０００円
入　金　額　　３０億５９４２万４０００円
入金不足額　　　　　９５７２万４０００円
第４７期
収入計上額　　２８億８０７０万５０００円
入　金　額　　２８億９６７８万１０００円
入金過剰額　　　　　１６０７万６０００円（消費税含む）
第４８期
収入計上額　　２９億６０５５万５０００円
入　金　額　　３０億８６７４万００００円
入金過剰額　　　１億２６１８万５０００円（消費税含む）このうち第４５期，第４６期においては，ｂからの運送収入の計上額が現実の入金額を下回っており，更生会社においては，ｂからの運送事業収入を意図的に水増しして計上していたものである。
なお，実際の水増し計上額は，ｂに関する業務を直轄的に行っていた原告Ａでさえ把握できておらず，不明のままであるが，既にｂは更生会社に運送代金を全額支払済みであって，ｂが現実に入金した額が正しい運送収入であると考えられることから，被告が主張する水増し計上額は，現実の入金額を本来の運送代金額とみなして算定している。よって，必ずしも実際の水増し計上額と一致しない可能性があることは否定できないが，そう大きく齟齬があるわけではない。
(ｲ)子会社を利用した利益の捻出
更生会社は自ら関東地区の急便事業を展開するに当たり，その業務を事実上すべて更生会社が行っていたにもかかわらず，更生会社の１００％子会社で，何ら独自の営業実体のないｃ有限会社（以下，「ｃ」という。）を利用して，同会社が上記急便事業を担当する形を取っていた。
そして，急便事業によって発生した多額の損失を隠蔽するため，本来は更生会社の損失として処理すべき経費性の支出を，次のとおり，ｃに対する貸付金（資産勘定）として処理し，利益を計上した。
第４５期
貸付金残高　５億８１６９万８７２１円
第４６期
貸付金残高　９億４０９９万７５０４円
第４７期
貸付金残高　９億０４２１万１８３９円
(ｳ)土地の仮装売買による売上金計上
更生会社は，第４８期の決算において，更生会社所有の土地１６筆（兵庫県加西市所在。総面積７万３９５０．６８㎡。以下，「加西土地」という。）をｄ株式会社に売却したとして，商品売上金２２億５０００万円を計上しているが，上記売買は仮装の取引であり，売買の事実はない。実際，加西土地の売却に必要な国土利用計画法上の届出手続が一切されていない。
更生会社がｄから銀行振込で支払いを受けたという１０億円は，実際には更生会社がｏ株式会社から借り入れた資金を利用して，あたかもｄから振込まれたかのように経理処理したものである。また，残額支払いに受け取ったという約束手形も決済されないままに返還されている。
(ｴ)貯蔵品（洗剤）の仮装売買による売却益計上
更生会社が，牛乳輸送に使用するミルクタンクを洗浄する洗剤を仕入れ，これを有限会社ｅ，ｆ株式会社，ｇ株式会社，ｈ株式会社の合計４社に対して売却したとして，第４８期において，次のとおりその売却益を計上している。
ｅに対し　　　　２億０１７３万３９８１円
（売却代金２億２２００万円）
ｈに対し　　　１億４５２４万８４６６円
（売却代金１億５９８４万円）
ｇに対し　　　９６８３万２３１１円
（売却代金１億６５６万円）
ｆに対し　　　　９６８３万２３１１円
（売却代金１億６５６万円）
しかし，ｅ及びｈは更生会社との洗剤の売買は仮装であることを認めていること，本件洗剤の代金額がその取得価格に比して極めて大きいこと（全体の粗利益率は９８．７３％に達する。），ｆとｇは実体のないペーパーカンパニーであることなどからして，上記取引はいずれも架空のものである。
(3)取締役ら及び監査役の責任
ｱ過大納税事件（善管注意義務違反又は忠実義務違反）第４５期ないし第４７期についての各計算書類には，前記のとおり仮装経理が施され，各期の欠損状態を隠して多額の架空利益が計上されていたのであるから，本件取締役らは，これに気付き適切な修正を施すべきであったのに，各粉飾計算書類を漫然とそのまま承認した上，各期の定時株主総会の承認を得るべくこれらを議案として提出することに賛成し，各取締役会でその旨決議した（ただし，甲は死亡のため第４５期の計算書類に関する取締役会のみの出席及び議案賛成である。以下，甲についてはこれと同様である。）。
ｲ違法配当事件（違法配当議案提出）
(ｱ)第４６期ないし第４８期については，前記のとおり配当可能利益がなかったのに，原告Ａは，仮装経理によって架空計上された利益を基礎とする利益配当を行う旨の議案を，前記(1)ウのとおり開催された各取締役会の決議に基づいて，各定時株主総会に提出した。
(ｲ)原告Ｂ，同Ｃ，同Ｄ，同Ｅ，同Ｆ，同Ｈ及び丙らは上記各取締役会に出席して各違法配当議案を承認した上，各定時株主総会に提出することにそれぞれ賛成した。よって，これらの者も本件各違法配当議案を提出したものとみなされる。(ｳ)なお，仮に前記(1)ウの各日時に各取締役会が開催されていなかったとしても，更生会社においては，各定時株主総会の当日，取締役及び監査役全員の同意のもと，総会の開催直前に取締役会が開催された。
本件取締役らはこの取締役会に出席して，当日の総会に提出する議案の内容について経理担当の取締役から説明を受け，その議案の内容を十分に承知した上で，これを株主総会に提出することについて賛成した。その後，原告Ａによって各違法配当議案が各定時株主総会に提出された。


とすると，各違法配当議案の承認及び定時株主総会への提出に関する取締役会の決議があったといえる。これはその決議の過程が商法の規定に基づく適法なものでなくても同様である。
したがって，原告Ａは上記各定時株主総会直前の取締役会決議に基づいて各違法配当議案を提出したものといえ，また，上記決議に賛成したその他の取締役も上記議案を提出したことになるから，いずれも商法２６６条１項１号の責任を負う。
ｳ取締役のその他の責任事由
(ｱ)法令違反（決算手続の違反）
仮に取締役会を開催して計算書類の承認をしていない場合には，それ自体が法令（商法２８１条１項）違反であり，同法２６６条１項５号に基づき本件取締役らに責任が生じる。
(ｲ)法令違反（取締役の監視義務違反）
仮に各取締役会に本件取締役らの一部が欠席していたとしても，各取締役は相互にその業務の執行について監視する義務がある。にもかかわらず，欠席取締役はこれを尽くさず，出席取締役の前記任務懈怠等を漫然と放置していた。よって，欠席した取締役には，商法２６６条１項５号に基づき責任が生じる。
ｴ監査役の任務懈怠
原告Ｇは，その監査役としての任務を怠り，第４５期ないし第４７期の決算承認について，各定時株主総会において，各計算書類（第４６期及び第４７期においては各違法配当議案も含む。）がいずれも適法でかつ正確である旨を報告した（以下，原告Ｇについて第４８期の計算書類を除くこと上記と同様である。）。
(4)因果関係（過大納税事件について）
第４５期ないし第４７期について，各定時株主総会は，本件取締役らの前記善管注意義務違反行為又は忠実義務違反行為及び原告Ｇの上記任務懈怠行為によって提出された各粉飾計算書類について，これを承認する決議をし，その結果，更生会社は前記の税金を納付した。
５　抗弁に対する認否（原告ら）
(1)抗弁事実(1)ア，イ，エは認める。
抗弁事実(1)ウは，第４５期についての決算承認取締役会が主張の日時に開催されたことを除き否認する。
なお，原告Ｇは，監査役の兼任禁止に反して使用人の地位のまま監査役に選任されており，その選任は無効である，あるいは監査役選任後に再び使用人となった時点で当然に監査役の地位を失っている，したがって，原告Ｇは更生会社の監査役の地位になかったので監査役としての責任も生じない旨を予備的に主張する。(2)抗弁事実(2)は，各期について，各計算書類が黒字決算を内容とするものであったこと，上記各計算書類が各定時株主総会に提出され，そこで承認されたこと，更生会社が各期において税金を納めたこと及び株主に利益配当を行ったことは認め，その余は不知ないし否認する。被告主張の仮装経理はない。
ｱ運送事業収入の水増し計上
ｂとの取引は，輸送先の変更等が頻繁に生じるため，いったん計上した運送収入の金額を後日修正せざるを得ない。このような事情から，営業収入の計上額と現実の入金額とが一致しないことがあるのであって，誤差には正当な理由があり，これを意図的な利益操作ということはできない。第４７期，第４８期に運送収入を取消修正しているように，誤差が判明したものから順次修正しているのである。
また，ｂが運送代金を全額支払済みであるという前提自体がおかしく，ｂが毎年発行していた残高証明書によれば，更生会社はｂに対する未収運送代金債権を有しているはずである。
被告の主張は，各期ごとの収入計上額と入金額との差額をみて，入金額に不足額を生じている第４５期，第４６期は売上げの架空計上がなされているというものである。
しかしながら，仮に，毎月１億円の売上げがあって売上げから２か月遅れで入金がある場合（このようなことは日常的にある。），１年目の売上げは１２億円であるのに現実の入金額は１０億円である。
この場合，毎月の売上額が前年と同一であれば売上額と入金額は一致するが，売上げが伸びた場合には入金額が不足するし，売上げが減少した場合には入金額が過大になる。そして，いずれの場合も，税務申告上の収入としては，現実の入金額ではなくて売上げとして計上された金額しか許されない。本件でも，被告の主張する各期の収入計上額と現実の入金額との差額の推移をみると，前期に対して売上げが増加した年には現実の入金額に不足額が生じ，逆に前期より売上げが減少した年には現実の入金額に過剰額が生じている。そうであれば，単に現実の入金額と差額が生じているだけで仮装経理とはいえない。それでも仮装というのであれば，具体的に，どの売上げが仮装なのか，どの入金が仮装なのかを主張，立証すべきである。
ｲ子会社を利用した利益の捻出
ｃは，更生会社とはあくまで別会社であり，独自に店舗，従業員，運送車両等の人的・物的設備を備え，その営業実体を有していた。ｃが多額の累積損失を計上して，これに対する債権回収ができないのであれば，更生会社としては貸し倒れ処理をすれば足りる問題である。企業グループ全体の経営状況と，個々の会社における財産状況とは全く別問題であって，ｃが系列企業であるからといって，その損失を更生会社の損失と同視することはできない。よって，粉飾が問題となるものではない。
なお，更生会社のｃに対する債権回収の観点から，ｃが立ち行かなくなった時点で，更正会社の経理上の処理をすべきであったとはいえる。しかし，ｃが立ち行かなくなったのは，早くてもバブル崩壊による景気低迷時期以降というべきであり，更生会社の決算期でいえば第４８期以降である。したがって，第４５期から第４７期の各期について，ｃに対する貸付残高相当額の粉飾決算があったとはいえない。
ｳ土地の仮装売買による売上金計上
加西土地の売買は現実に行われたのであって，売買代金のうち，１０億円が銀行振込で入金され，１２億５０００万円が約束手形で支払われた。その後，三菱系の自動車ディーラーに転売される予定であった。なお，約束手形が決済されないままになっていたのは，土地の引渡しを予定して，加西土地への進入道路の拡幅工事を行っていたため，国土利用計画法に基づく届出が遅れたからであり，合理的な事情がある。
ｴ貯蔵品（洗剤）の仮装売買による売却益計上
洗剤の売却はいずれも現実の取引であり，各相手会社からは残高証明書の発行も受けている。
また，売却益が大きいのは，アメリカからの薬品輸入会社が倒産したため，更生会社は極めて低額で本件洗剤を入手できたこと，更生会社が建設したミルクタンクの洗浄施設の使用料が売却代金に含まれていることなどの事情があるためである。


(3)抗弁事実(3)アないしウは，否認ないし争う。原告らに善管注意義務違反又は忠実義務違反はない（原告Ｇ以外）。
抗弁事実(3)エは，原告Ｇに任務懈怠があるとの点を除き認める（原告Ｇ）。
(4)抗弁事実(4)は，否認する。
６　再抗弁（故意及び過失の不存在等）
(1)過大納税事件
ｱ原告Ｂ
更生会社は規模の大きな中堅企業であり，業務の範囲も多岐にわたっており，各取締役はそれぞれ専任の業務を担当していたのであって，その担当業務以外のことについて知ることは不可能であった。
そして，経理・税金等は原告Ｂの担当業務外であって，その内容を知りうる立場にもなく，全く関知していない。実際，経理等は原告Ｂの職場からはかなり離れた豊岡市の本社で行われており，経理等に関する情報を入手することは困難であった。
なお，第４６期ないし第４８期において，被告主張の日に取締役会は開かれていない。
もっとも，各定時株主総会の当日，総会直前に取締役会が開催され，当日提出予定の計算書類等について経理担当の取締役Ｃや経理担当の職員から報告，説明を受けたが，その際，特に不合理な点がない限り，正当な処理がなされていると信じるほかはない。
ｲ原告Ｃ
経理担当の取締役ではあったが，ｂとの取引については，原告Ａの直轄であり，全く関与していなかった。その上，監査法人から何らの指摘もなかったので，適正な処理がなされていると認識していた。
また，いかに更生会社の取締役とはいえ，子会社でもない単なる関連会社であるｃについて，その業務内容や会計内容まで監視する義務はない。
ｳ原告Ｄ及び同Ｅ
更生会社は社員が約２０００人，売上高も２００億円余りの規模を有していた上，代表取締役以外は各取締役とも自己の担当部門を有しており，それに専念することで精一杯の状況であった。
原告Ｄ及び同Ｅも営業部門を中心に担当しており，被告の主張するような経理の問題について関与することはなかった。特にｂ関係の業務は原告Ａが直轄しており，売上げ等の経理処理について問題点を指摘することは事実上不可能であった。
なお，原告Ｄはｃについては名義上の取締役であり，実質的には何ら関与していない。
ｴ丙相続人原告ら
粉飾の基礎となる事実について何ら認識しておらず，認識しうる立場にもなかった。しかも監査役や公認会計士の判断を信頼していたのであるから，何ら過失はない。
ｵ原告Ｆ
ｂ関係は原告Ａの直轄であったし，その他の仮装経理とされる点についてもその基礎となるような重要な事実を知る機会がなかった。そうである以上，それらを是正することも不可能である。
自己の担当業務を真摯に行い，経理担当取締役や公認会計士を信頼していたし，それらの処理に特段不審な点もなかった。
よって過失はない。
ｶ原告Ｈ
仮に仮装経理があったとしても，原告Ｈが相当の注意義務を尽くしても到底発見しえない内容であり，結果回避可能性がない。
ｷ甲相続人原告ら
取締役の地位にはあったが，実情は非常勤の取締役であって，相談役にすぎず，したがって，第４５期について，仮装経理の事実は知らなかったし，知りうる余地もなかった。
ｸ原告Ｇ
監査法人の意見を疑うべき特段の情報には何ら接しておらず，そのような情報を入手することのできる状況にもなかった。
そもそも監査能力を期待して監査役にされたのではないから，監査法人でさえ見抜けない粉飾を原告Ｇが発見できるはずがない。
(2)違法配当事件
ｱ過失責任（商法２６６条１項１号）
商法２６６条１項１号に基づく責任は，過失責任と解するべきである。今日のような巨大複雑な機構を有する株式会社の経理にあって，粉飾決算について賛成したすべての取締役に無過失責任を負わせることは，過酷であり，およそ非現実的である。取締役には，会社経営上高度の知識や判断が要求されているわけではなく，しかも，企業会計は高度に専門化され複雑なものになっているため，取締役としては会計担当者の作成した計算書類に相当程度依存せざるを得ない立場にあるからである。
また，同法２６６条５項は，本号の責任も免除することを可能にしており，これは本号の責任が資本充実責任に基づくものでないことを示している。
ｲ故意及び過失の不存在
上記(1)と同様である。
(3)時効消滅
仮に仮装経理があったとしても，第４５期分の過大納税による損害については，商法所定の５年の消滅時効が完成しているので，これを援用する。
７　再抗弁に対する認否
(1)再抗弁事実(1)は否認する。
(2)再抗弁事実(2)イは否認する。
理由
１　主たる争点
請求原因事実(1)(2)は当事者間に争いがなく，また抗弁事実(1)(2)のうち，各期の各計算書類が黒字決算を内容とするものであったこと，上記各計算書類が各定時株主総会に提出され，そこで承認されたこと，更生会社が各期において税金を納めたこと及び株主に利益配当を行ったこと，第４５期の決算取締役会が昭和６３年５月２３日に開催されたこと，原告Ｇが第４５期ないし第４７期に関する定時株主総会で各計算書類が適法かつ正確であると報告したことは，いずれも当事者間に争いがない。
よって，本件の主な争点は，更生会社の第４５期ないし第４８期の各営業年度において仮装経理がなされたかどうか，仮装経理があったとして原告らに責任があるかである。
２　仮装経理の有無
(1)更生会社の経営状況等
当事者間に争いのない事実と，証拠（乙８９，１０１，原告Ａ）及び弁論の全趣旨を総合すれば，更生会社は，昭和１８年６月１日に設立され，貨物自動車運送事業等を行っていた株式会社であったこと，原告Ａは，昭和５９年６月に代表取締役に就任したが，既にその就任前から事業拡大に伴って収益率が低下するなど，更生会社の財務状況は悪化していたこと，特に事業拡大の資金のほとんどを借入金に依存せざるを得なかったために多額の金利負担に悩まされていたこと，原告Ａはこのような状況の下，更生会社を建て直すべく努力していたが，昭和６０年のｊ株式会社の倒産などをきっかけに，財務状況は一層厳しいものになっていたこと，が認められ，これを覆すに足りる証拠はない。
(2)運送事業収入の水増し計上
本件全証拠によっても，運送事業収入の水増しによる架空計上があったとまでは認められない。


すなわち，被告は，ｂとの運送取引について，各期ごとの運送収入計上額に比べてｂからの現実の入金額が不足している，ｂからの回答によれば更生会社のｂに対する未収入金はゼロである，更生会社の調査委員（公認会計士）が原告Ａから事情聴取を行わなかったのは同人が刑事事件で連日のように警察から事情聴取を受けていたからであるし，経理部長Ｊや経理部員Ｋからは何回も事情聴取している，Ｋの覚書によると更生会社の収入計上額には水増しがあることになるが，同人は，上記覚書の内容は正確ではないにしても，そう大きくは誤っていないと供述していることなどを根拠に，ｂ関係の運送事業収入について水増しがあるとした調査委員の判断は正当である旨主張する。
しかしながら，一般の商取引において，売上げから入金まではある程度の期間が空くのが普通であることなどを考えると，直ちに現実の入金額を本来のあるべき収入計上額と同視することはできないから，更生会社の計上した収入計上額と現実の入金額とが一致しないことのみをもってその差額が架空であるとまでは認められない（現に，本件においても，乙１４によれば，おおむね，その前の期に比べ収入計上額が増加した期には現実の入金額に不足額が生じ，逆にその前の期より収入計上額が減少した年には現実の入金額に過剰額が生じていること，このことは毎月ごとの変化でみればより顕著な傾向であることが認められる。）。そして，証拠（乙４７の１，原告Ａ，同Ｃ）及び弁論の全趣旨によると，ｂとの取引においては，各地における需給の変化に応じて配送商品である牛乳の値段が日々刻々変わるため，運送途中でトラックの行き先が変わることは日常茶飯事であったから，恒常的に，当初予定していた運賃と実際の運賃との間に齟齬が生じていたことが認められるのであって，これが収入計上額と入金額とに差が生じる原因になっていたといえる。
また，取引の継続している企業間において，未収入金が一切ないということも不自然であって，本件でも更生会社のｂに対する未収入金がゼロであるということの合理的裏付けはない。
なお，ｂとの取引は原告Ａ以外にその内容を把握している者はいなかった（原告Ａ，同Ｃ及び弁論の全趣旨）ことからすれば，調査委員としては，原告Ａから事情聴取を行わなければ実体解明は困難であったことも明らかである。以上の点に照らせば，更生会社のｂ関係の運送事業収入につき，架空計上があったとまでは認められないといわざるを得ない。
(3)子会社を利用した利益の捻出
ｱ証拠（甲１２，乙１７，１８，２１，２２，４８の１及び２，１１２，証人Ｍ，同Ｎ，原告Ａ，同Ｃ）及び弁論の全趣旨によると，以下の事実が認められ，これを覆すに足りる証拠はない。
(ｱ)ｃ運輸有限会社
昭和６０年９月，原告Ａは，有限会社ｋ（更生会社が昭和５６年に買収した関東地区の会社で，買収後は小型トラック２台で零細な運送業を行っていた。）の代表取締役に就任し，社名をｃ有限会社と変更して，関東地区での急便事業を行う会社として経営し始めた。同社の資本金は６０万円で，原告Ａが出資口数の１００％を保有していた。
急便事業の立ち上げに伴い，ｃは独自に従業員約１００人を採用し（これには更生会社を退職して移籍した者も含まれる。），店舗（江戸川，西東京，西多摩，千葉，千葉中央，大宮，豊川，一宮など）を設置して営業を始めた。もっとも，ｃは資金力に乏しかったため，上記店舗は，千葉中央などの１，２カ所を除き更生会社の各事業所を併用させてもらい，トラックも更生会社から９９台を賃借りするなどして経費を抑えるようにした。そして，ｃには経理処理が可能な体制がなかったことから，更生会社がｃの経理作業も行っていた（なお，原告Ａは，ｃはすべて独自に店舗を設置したとも供述するが，前掲各証拠によると，ｃは少なくとも平成元年３月ころまでは各店舗で更生会社のトラックを使用して業務を行っていたこと，平成元年３月３１日の段階でｃの差入れ保証金は９００万円に満たない金額であったことが認められ，賃借りしている店舗数に比してその保証金が少額にすぎ，上記供述はそのままには信用できない。）。
ところが，ｃの経営は不調であったため，人件費，傭車代，ガソリン代などの諸経費について，ｃの利益でまかなえない部分を更生会社に肩代わりしてもらうなど，同社から継続的な支援を受けるようになった（この肩代わりは，更生会社では「未収入金」として扱われ，ｃでは更生会社からの「借入金」として処理された。）。その借入額，損失額等は以下のとおり年々増加していった。
昭和６２年３月期（更生会社の第４４期に対応）
更生会社からの借入金　　　　２億１６７３万７１３５円
ｃの当期損失　　　　１億１８８７万８８５１円
ｃの当期未処理損失　１億２２９７万２６１３円
昭和６３年３月期（更生会社の第４５期に対応）
更生会社からの借入金　　　　５億８１６９万８７２１円
ｃの当期損失　　　　３億０６６４万２１０６円
ｃの当期未処理損失　４億２７０１万４７１９円
平成元年３月期（更生会社の第４６期に対応）
更生会社からの借入金　　　　９億４０９９万７５０４円
ｃの当期営業収入　　８億１１４２万５１０３円
ｃの当期損失　　　　４億１５９４万８９９７円
ｃの当期未処理損失　８億４５５６万３７１６円
原告Ａは，平成元年２月ころ，ｃの平成元年３月期の決算内容からみて，ｃを今後も維持していくことは困難であると判断し，同年３月ころまでにｃの業務を事実上停止して，大宮，千葉中央の２店舗を廃止し，ｃで採用した従業員を全員解雇し，大宮，千葉中央以外の店舗については元のとおりもっぱら更生会社の事業所として使用するようになった。その後のｃの借入額，損失額及び営業収入額の状況は以下のとおりであった。
平成２年３月期（更生会社の第４７期に対応）
更生会社からの借入金　　　　９億０４２１万１８３９円
ｃの当期営業収入　　　　　　　　　　　　０円


ｃの当期損失　　　　　　５１９１万６１９６円
ｃの当期未処理損失　８億９７４７万９９１２円
(ｲ)更生会社での会計処理
第４５期ないし第４７期において，ｃに対する未収入金は資産として会計処理された。なお，上記各期において更生会社の会計監査を行った公認会計士らは，ｃは更生会社の子会社ではなかったことから，これを債権回収の問題であるとして，ｃに対する未収入金の早期回収や貸し倒れ処理等を要請するなどしていたが，これは経営上の判断とも関係することから，不適正意見を表明するまでには至らなかった。
ｲ検討
上記認定事実のとおり，ｃは，更生会社とは別個に従業員を採用し，１，２カ所とはいえ独自の店舗も有していたほか，更生会社から借りたトラックについても賃料を支払って利用するなど，更生会社とは別個独立した営業活動をしていたものというべきである。このように，ｃは更生会社とは実質的にも別会社であったから，その会計処理は更生会社から独立して行われるべきであって，ｃに生じた損失を直ちに更生会社の損失として扱うことはできないといわねばならない。よって，ｃの損失がすなわち更生会社の損失であることを前提とする被告の主張は，その前提を欠き，採用できない。
もっとも，更生会社の会計処理として，ｃに対する未収入金をいかに扱うべきかはまた別の問題であり，経済的価値のない債権を資産として計上したり，貸倒引当金を計上しないことが粉飾に当たる場合もあり得る。そして，本件において，第４５期及び第４６期は，上記未収入金が５億円から９億円を超える額であって，ｃの財務状況等に照らすと，その回収の見込みが薄くなりつつある状況にあったとはいえるが，当該各期の時点においては，未だｃの事業が立ち上がって間もなかったこと，急便事業それ自体は冒険的な事業ではなかったことなどから，未収入金の回収が著しく困難ないし不能であったと直ちには認められず，これを資産として計上していたことをもって粉飾決算であるとまではいえない。また，貸倒引当金についても，取立不能の虞があったとは直ちには認められず，同様である。
他方，上記に認定したとおり，ｃは平成２年３月期にその業務を停止し，営業収入も皆無となったのであるから，現時点でみれば，少なくとも第４７期の決算においては，前記未収入金は回収不能として資産に計上しないのが適切であったといえる。
しかしながら，これは今でこそそのようにいえるのであって，第４７期の当時はバブル経済の崩壊前であったことに照らすと，当時の判断として資産に計上していたことをもって粉飾決算であるとまではいえない。貸倒引当金についても同様である。
以上のとおりであるから，更生会社がｃを利用して利益を捻出していたとまではいえない。
(4)土地の仮装売買による売上金計上
ｱ証拠（乙３，２４ないし２８，４８の３，５１ないし７２，８７ないし９７，１００ないし１０４）及び弁論の全趣旨によると，以下の事実が認められ，これを覆すに足りる証拠はない。
(ｱ)ｄ株式会社
ｄは，古くから兵庫県の但馬地方で土建業を営み，不動産取引業者としての資格も有していた株式会社であるが，平成２年ころ，経営状況が悪化して倒産寸前の状況になっていた。そこで，ｄのメインバンクが中心となってその再建を図り，当時，更生会社の代表取締役として信用を得ていた原告Ａもこれに協力することとなって，平成２年１０月，ｄの代表取締役に就任した（平成４年９月に代表者を退任，同時に取締役も辞任。）。
もっとも，原告Ａはほとんどｄの経営には関与せず，実際の経営は専務のＰに任せられていた。
このころのｄの年商は１０億円にも満たない規模であった。
(ｲ)加西土地の売買の経過
平成２，３年ころ，更生会社は販売に供するための多数の土地（商品土地）を有していた。加西土地もそのうちのひとつであった。更生会社は，平成２年４月１６日，加西土地を代金２２億２３１９万円で大阪のｍ株式会社に売却する契約を締結していたが，同社の資金繰りがつかず，代金の一部しか支払いがなかったため，同年８月に上記契約を解約した。これに伴って，会計上も，いったん計上していた利益を抹消し，平成２年８月３１日付けで約１６億円の損金を計上した。この利益の抹消により当該営業年度（第４８期）の収益状況が悪化し，そのままでは第４８期は赤字決算となることが見込まれた。しかも赤字決算となれば，新たな融資を受けることが困難となって，資金調達を借入金に依存していた更生会社の経営は立ちゆかなくなることが予想された。このころ，ｄのＰは原告Ａの承諾を得て，更生会社の商品土地の売却をｄで仲介しようとその購入方を探していたところ，ｎ株式会社から加西土地の購入の打診があった。もっとも，それもまだいくつかの購入申出のうちのひとつにすぎず，ｎが直ちに購入するというものではなく，確実性がある話ではなかった。この話は，原告ＡもＰから聞き及んでいた。
平成３年１月ころ，原告Ａは，どうしても第４８期の赤字決算を避けたいと考え，当時，加西土地についてはｎを含め各方面から多数の購入申出があったこともあって，いずれどこかに売却できるであろうと判断し，とりあえずの決算対策として，自分が代表取締役を務めるｄに加西土地を売却したことにして利益を計上しておくことにした。
原告Ａは，これをｄのＰに相談し，仲介ではなく，転売という形になるが，将来ｎへの転売できることになった場合には，必ず転売利益がでるようにするなどの条件で，その承諾を得て，加西土地の売買契約を締結することになった。平成３年２月１２日，ｄの取締役会で更生会社からの加西土地購入が承認可決され，同年３月１５日，更生会社が，南但土木に対し，加西土地を代金２２億５０００万円で売却する旨の契約書が取り交わされた。なお，ｎからの購入の話は，この契約書作成後まもなくしてｎ側の事情で立ち消えとなった。売買代金の支払いは，同年３月２８日に１０億円が入金され，３月２９日に合計７億５０００万円の約束手形が交付され，残金５億円については同年６月下旬の支払予定であったので未収入金とされた。
もっとも，上記の１０億円は，更生会社が同年３月２５日にｏ株式会社から運転資金として借り入れたものを，ｄからの入金として経理処理がされたものであった。また，いったん受け取っていた上記約束手形は，後にｄへ返還された。
ｲ上記認定事実によると，更生会社とｄとの間の加西土地の売買は仮装売買であったと認定するのが相当である。


原告らは，これが現実に行われた売買であると主張するが，平成３年当時，ｄは年商１０億円にも満たず，むしろ原告Ａらが再建に協力するなど，財務状況は悪化していたのであるから，借り入れの可能性も含め，加西土地購入のために２２億５０００万円も拠出する資力は全くなかったと認められるし，ｎへの転売も，転売の契約が締結されていたわけでもなく，未だ購入の打診という段階で不確実な状況であったのであるから，ｄに転売代金によって更生会社へ上記代金を支払えるとの見込みもほとんどなかったというべきである。このような状況で，ｄが２２億５０００万円もの加西土地を購入するということは極めて不自然というほかないのであって，ｄとの売買契約は，前記認定のとおり，いずれどこかに売れるであろうから，とりあえずｄに売ったことにしておくといった以上のものではないといえる。
以上のとおりであって，更生会社は，第４８期において，上記加西土地の架空売買により２２億５０００万円の商品の売上げを得たとして，この額から土地の原価５億３５５７万５０００円を差し引いた１７億１４４２万５０００円を利益として過大に計上したものである。
ｳそして，証拠（乙１０，１１，４９の１ないし３，８９，９６，１００）及び弁論の全趣旨によると，更生会社が第４８期の未処分利益として計上した額は１億９６３３万円であったこと，貯蔵品の売買による売却益は５億４０６４万７０００円であったこと，第４８期の利益配当額は合計４９６７万２６７５円であったことがそれぞれ認められる。
とすると，第４８期の損益計算は，加西土地の売買が仮装であったことによる修正のみでも，１７億１４４２万５０００円の減収となり，その時点で，１５億１８０９万５０００円の未処分損失が生じることになる。以上によれば，５億４０６４万７０００円の洗剤の売買が仮装か否かを判断するまでもなく，第４８期においては，配当可能利益がなかったということになり，合計４９６７万２６７５円の違法配当がなされたことになる（なお，付言するに，証拠（乙２９ないし３５，３７ないし４６，７３ないし８４，９６，９８ないし１００，１０３及び原告Ａの一部）によると，本件洗剤売買についても，粉飾決算に当たると認めるのが相当であって，同認定を覆すに足りる証拠はない。）。
(5)小括
以上のとおり，運送事業収入の水増し計上，子会社を利用した利益の捻出については認められないから，第４５期ないし第４７期については粉飾決算があったとはいえず，更生会社について粉飾決算が認められるのは，土地の仮装売買による売上金計上などがされた第４８期についてのみということになる。
３　違法配当の責任
(1)当事者間に争いのない事実，証拠（甲エ１０，乙１０，１１，４９の１ないし３，原告Ａ，同Ｂ，同Ｄ，同Ｅ，丙）及び弁論の全趣旨によると，以下の事実が認められ，これを覆すに足りる証拠はない。
平成３年６月２７日，更生会社の第４８期の決算承認のため，定時株主総会が開催された。本件取締役ら（ただし，甲を除く。）及び監査役（訴外Ｑ及び同Ｒ）らは，上記総会の当日，その開催直前に全員で集まって取締役会を開催した。ここでは，当日の総会に提出される計算書類（以下のような違法配当議案を含む。）の内容について，経理担当の取締役であった原告Ｃから報告，説明を受けた。
第４８期利益処分案（要約）
当期未処分利益　　　　１億９６３３万０４６５円
利益処分（配当金）　　　　　　　　５０００万円
次期繰越金                ２７６６万９９６５円本件取締役ら（ただし，甲を除く。）は上記違法配当議案を含めた計算書類を定時株主総会に提出することに何ら異議を述べず，そのまま承認し，原告Ａは上記違法配当議案を定時株主総会に提出した。
上記違法配当議案は総会で承認され，この承認決議に基づき，後日，合計４９６７万２６７５円が実際に配当された（株主に利益配当がなされたことは当事者間に争いがなく，乙４９の１ないし３によれば，第４８期の現実の配当額は，上記金額であることが認められる。）。
(2)商法２６６条１項１号は，取締役が違法配当議案を総会に提出し，これによって違法な配当がなされた場合には，当該議案を提出した取締役は当該配当額を会社に弁済する責任があるとするが，同条２項によれば，上記提出が取締役会の決議に基づくときは，当該決議に賛成した取締役も当該議案の提出をしたものとみなされることになる。
そして，同条１項１号の趣旨は，取締役の強大な権限に対応してその責任も強化することによって，資本充実責任を全うさせようとするところにあるのであって，違法配当議案を提出した取締役は過失があったかどうかを問わず，同条項に基づく責任を負うと解するのが相当である。そうであれば，決議に賛成した取締役についても，同様に，過失の有無を問わずその責任が問われることになる。本件においては，原告Ａは代表取締役として第４８期についての定時株主総会に前記違法配当議案を提出していることから，同条１項１号に基づく４９６７万２６７５円の弁済責任を負うというべきである。
また，原告Ａ以外の本件取締役ら（ただし，甲を除く。）も，総会直前に適法に開催された取締役会において，前記違法配当議案を承認し，その提出に何ら異議を述べていないのであるから，その承認及び提出を決議したというべきであり，原告Ａと同様の責任を負うというべきである。そして，上記取締役らはそれぞれ更生会社に対し連帯して責任を負う。
４　結論
以上のとおりであって，本件査定決定は，違法配当事件において，原告ら（ただし，甲相続人原告ら及び原告Ｇを除く。）に対し，第４８期について連帯して４９６７万２６７５円の弁済を求める限度で正当であるから，主文のとおり判決する。
神戸地方裁判所第１民事部
裁判長裁判官　　古川行男
裁判官　西村欣也
裁判官    竹村昭彦


平成１２年（行ケ）第７２号　特許取消決定取消請求事件（平成１４年１月２１日口頭弁論終結）
判　　　　　　　　　決
原　　　　告　　　　　株式会社日立製作所
原　　　　告　　　　　日立化成工業株式会社
両名訴訟代理人弁理士　吉　岡　宏　嗣
同　　　　　　　　　　鵜　沼　辰　之
同　　　　　　　　　　鈴　木　康　仁
被　　　　告　　　　　特許庁長官　及川耕造
指定代理人　　　　　　石　井　あき子
同　　　　　　　　　　柿　崎　良　男
同　　　　　　　　　　森　田　ひとみ
同　　　　　　　　　　宮　川　久　成
主　　　　　　　　　文
原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告ら
特許庁が平成１０年異議第７４９６８号事件について平成１２年１月４日にした決定を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告らは、平成３年１１月２６日に出願され、平成１０年１月３０日に設定登録された、名称を「低熱膨張性加圧成形用樹脂組成物」とする特許第２７４０９９０号発明（以下、この特許を「本件特許」といい、本件特許に係る発明を「本件発明」という。）の特許権者である。
本件特許につき特許異議の申立てがされ、平成１０年異議第７４９６８号事件として特許庁に係属したところ、原告らは、平成１１年６月１５日、願書に添付した明細書の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載を訂正する旨の訂正請求をした。
特許庁は、同特許異議の申立てについて審理した上、平成１２年１月４日に「特許第２７４０９９０号の請求項１ないし４に係る特許を取り消す。」との決定（以下「本件決定」という。）をし、その謄本は同月２６日に原告らに送達された。
２　設定登録時の明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の記載【請求項１】エポキシ樹脂、硬化剤、硬化促進剤及び充填剤を必須成分とする低熱膨張性加圧成形用樹脂組成物において、前記エポキシ樹脂がビフェニール骨格あるいはナフタレン骨格を有する２官能型のエポキシ樹脂から選ばれるものであり、前記硬化剤が分子内にフェノール性水酸基を２個以上含むフェノール系化合物であり、前記エポキシ樹脂及び硬化剤からなる樹脂成分は、１５０℃における粘度が３ポイズ以下にあり、前記充填剤は、その９５％以上が粒径０．１～１００μｍの範囲にあると共に平均粒径が２～２０μｍの実質的に球状の溶融シリカ粉末であり、且つ、この充填剤は、組成物全体に対して８０vol％を超え９２．５vol％以下の範囲で配合されて成り、当該樹脂組成物は、加圧成形過程における昀低溶融粘度が３０００ポイズ以下であると共に加圧後は熱膨張係数が１．０×１０－５／℃以下から０．３×１０－５／℃の範囲にあることを特徴とする低熱膨張性加圧成形用樹脂組成物。
【請求項２】請求項１において、硬化促進剤はエポキシ樹脂及び硬化剤からなる樹脂成分に０．１～５wt％の範囲で配合され、加圧成形温度の１５０～２００℃で硬化反応を促進させた場合に、硬化反応の活性化エネルギーが１７kcal／mol以上の値を示すリン系化合物、含窒素系化合物またはその有機酸塩または有機ボロン塩であることを特徴とする低熱膨張性加圧成形用樹脂組成物。【請求項３】請求項１又は２において、充填剤はあらかじめその表面がシラン、アルミキレートまたはチタネート系のカップリング剤の単分子層以上の厚みで被覆処理されていることを特徴とする低熱膨張性加圧成形用樹脂組成物。【請求項４】請求項１～３のいずれかにおいて、エポキシ樹脂及び硬化剤からなる樹脂成分の０．１～２０wt％がシリコーン系化合物、ポリブタジエン系ゴム、熱可塑性エラストマー又は熱可塑性樹脂で変性または改質されることを特徴とする低熱膨張性加圧成形用樹脂組成物。
３　本件決定の理由


本件決定は、別添決定書写し記載のとおり、(1)訂正請求に係る訂正の適否につき、訂正事項が、本件明細書に記載した事項の範囲内のものとは認められず、平成５年法律第２６号により改正された特許法１２６条１項ただし書の要件を満足しないから、上記訂正は、平成６年法律第１１６号附則６条１項により、なお従前の例によるとされる訂正の要件を満足せず（注、「訂正事項が、本件明細書に記載した事項の範囲内のものとは認められないから、平成６年法律第１１６号附則６条１項が、同法の施行前にした特許出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面の訂正については、なお従前の例によるとすることにより、平成１１年法律第４１号による改正前の特許法１２０条の４第３項において準用する同法１２６条２項が読み替えられて準用される平成６年法律第１１６号による改正前の特許法１２６条１項ただし書の規定に適合せず」の趣旨と解される。）、認められないとし、(2)本件発明の要旨を、上記本件明細書の特許請求の範囲の記載のとおり認定した上、①その請求項１に記載された発明（以下「本件発明１」という。）は、特開昭６３－１０８０２１号公報（甲第３号証、以下「刊行物１」という。）、特開平２－２２４３６０号公報（甲第４号証、以下「刊行物２」という。）、特開平３－１７７４１６号公報（平成３年８月１日発行、甲第５号証、以下「刊行物３」という。）、特開平３－２５５１５４号公報（平成３年１１月１４日発行、甲第６号証、以下「刊行物４」という。）、特開平３－２２０２２７号公報（平成３年９月２７日発行、甲第７号証、以下「刊行物５」という。）、特開平２－１１０９５８号公報（甲第８号証、以下「刊行物６」という。）、特開昭６４－１１３５５号公報（甲第９号証、以下「刊行物７」という。）及び特開平３－６６１５１号公報（平成３年３月２０日発行、甲第１０号証、以下「刊行物８」という。）の各記載に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものと認められ、②同請求項２に記載された発明（以下「本件発明２」という。）は、刊行物１～８及び特開昭６３－１２８０２０号公報（甲第１１号証、以下「刊行物９」という。）の各記載に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものと認められ、③同請求項３に記載された発明（以下「本件発明３」という。）は、刊行物１～９並びに特開平２－２０９９４９号公報（甲第１２号証、以下「刊行物１０」という。）及び特開平１－１０１３６３号公報（甲第１３号証、以下「刊行物１１」という。）の各記載に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものと認められ、④同請求項４に記載された発明（以下「本件発明４」という。）は、刊行物１～１１の各記載に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものと認められるから、本件発明１～４に係る特許は、特許法２９条２項の規定に違反してされたものであり、同法１１３条１項２号に該当し、取り消されるべきものである（注、「特許法２９条２項の規定により拒絶の査定をしなければならない特許出願に対してされたものであって、特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号）附則１４条に基づく特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令（平成７年政令第２０５号）４条２項の規定により取り消されるべきものである」との趣旨と解される。）とした。
第３　原告ら主張の本件決定取消事由
本件決定の理由中、訂正請求に係る訂正が認められないとの判断、本件発明１～４の要旨の認定、刊行物１の記載事項の認定（決定書８頁６行目～１１頁末行）、本件発明１と刊行物１記載の発明との一致点及び相違点①～⑤の各認定、同相違点①、②についての個別の判断は認める。
本件決定は、本件発明１につき、刊行物１記載の発明との相違点③～⑤についての個別の判断を誤り（取消事由１～３）、同相違点①～⑤に係る進歩性の判断を誤った（取消事由４）結果、本件発明１が、刊行物１～８の各記載に基づき当業者が容易に発明をすることができたとの誤った結論に至ったものであり、また、本件発明１の構成を直接又は間接に引用する本件発明２～４についても、本件発明１の構成に係る部分が当業者において容易に発明をすることができたとの誤った前提の下に、刊行物１～９（本件発明２）又は刊行物１～１１（本件発明３、４）の各記載に基づき当業者が容易に発明をすることができたとの誤った結論に至ったものであるから、違法として取り消されるべきである。
１　取消事由１（相違点③についての判断の誤り）


(1)　本件決定は、本件発明１と刊行物１記載の発明との相違点③として認定した「充填剤である球状の溶融シリカ粉末が、前者（注、本件発明１）においては『その９５％以上が粒径０．１～１００μｍの範囲にあると共に平均粒径が２～２０μｍ』であるのに対して、後者のもの（注、刊行物１記載の発明）は、『９０重量％以上が０．５～１００μｍの粒径を持つ』ものであって、平均粒径の特定はなされていない点」（決定書１３頁５行目～１０行目）につき、「刊行物１の発明におけるシリカ粉末は、『９０重量％以上が０．５～１００μｍの粒径を持つ』ものであるから、その中から、９５重量％以上が粒径０．５～１００μｍのものを採用することは容易である。そして、粒径０．５～１００μｍのものが９５重量％以上存在すれば、粒径０．１～１００μｍのものは当然に９５重量％以上存在することになる。したがって、本件発明１のように、その９５％以上が粒径０．１～１００μｍの範囲にあるシリカ粉末を採用することは容易である」（同１８頁７行目～１６行目）、刊行物７には「半導体封止用のエポキシ樹脂組成物に配合される球状の溶融シリカ粉末の平均粒径を５～１５μｍとすることが記載されている（特許請求の範囲等参照）。５～１５μｍという値は、２～２０μｍに含まれる値である。してみれば、刊行物１の発明において球状の溶融シリカ粉末として、その９５％以上が粒径０．１～１００μｍの範囲にあるとともに、平均粒径を２～２０μｍとすることは、刊行物１、７の記載から容易なものと認められる」（同１８頁末行～１９頁９行目）、「この点に基づく効果・・・は、刊行物１の第３頁左下欄第１７行～第３頁右下欄第５行の記載、刊行物７の第２頁右下欄第１９行～第３頁左上欄第４行の記載から予測できるものにすぎない」（同１９頁１１行目～１４行目）と判断した。
しかしながら、以下のとおり、上記判断は誤りである。(2)　本件発明１は、充填剤である溶融シリカ粉末の粒径範囲の下限を０．１μｍまで広げるとともに、粒径０．１～１００μｍのものを、刊行物１記載の９０重量％よりも多い９５重量％以上にし、かつ平均粒径が２～２０μｍの実質的に球状の粉末を使用することを必須の技術事項としている。この技術事項を必須としたのは、本件明細書（甲第２号証）の【0009】項に記載されたとおり、溶融シリカ粉末の昀大充填分率（樹脂組成物中に充填された充填剤の真の体積と充填剤が占有する見かけの体積の比の昀大値）を高くし、これによって本件発明１の目的である樹脂組成物の流動性を損なわずに充填剤を高充填し、熱膨張係数を更に小さくすることを達成するためである。
他方、刊行物１（甲第３号証）は、「充填材（注、充填剤と同義と認められる。以下同じ。）の９０重量％以上が粒径０．５～１００μｍの範囲に限定される理由は、０．５μｍ以下の微粒子が多くなると樹脂組成物がチクソトロピツク性を示すようになり、粘度上昇や流動性の低下が起こり、・・・樹脂の充填不良が発生するためである」（３頁左下欄１７行目～右下欄５行目）との記載に照らして、０．５μｍ以下の微粒子が多いと充填不良が生ずること、すなわち、樹脂組成物の粘度が高くなって、流動性が低下することを示唆しているから、溶融シリカ粉末の粒径範囲の下限を、刊行物１において否定している０．１μｍにまで広げ、樹脂組成物の流動性を損なわずに充填剤を高充填し、熱膨張係数を更に小さくするという本件発明１の効果は容易に想到することができない事項であるといわざるを得ない。
したがって、「本件発明１のように、その９５％以上が粒径０．１～１００μｍの範囲にあるシリカ粉末を採用することは容易である」との本件決定の判断は誤りである。
(3)　また、本件発明１が溶融シリカ粉末の平均粒径を「２～２０μｍ」としたのは、上記の充填剤としての溶融シリカ粉末の粒径範囲、後記溶融シリカ粉末の配合範囲及び樹脂組成物の加圧後の熱膨張係数の範囲の各技術事項を満たす条件の下で、具体的な平均粒径が選択されることを意味するのであるから、単に刊行物７（甲第９号証）に記載された平均粒径の範囲と重複する部分があるからといって、その平均粒径を「２～２０μｍ」とすることが容易に想到されるものではなく、「平均粒径を２～２０μｍとすることは、刊行物１、７の記載から容易なものと認められる」との本件決定の判断は誤りである。
(4)　さらに、刊行物１（甲第３号証）の３頁左下欄１７行目～右下欄５行目には、上記(2)のとおり「充填材の９０重量％以上が粒径０．５～１００μｍの範囲に限定される理由は、０．５μｍ以下の微粒子が多くなると樹脂組成物がチクソトロピツク性を示すようになり、粘度上昇や流動性の低下が起こり、・・・樹脂の充填不良が発生するためである」と記載されており、また、刊行物７（甲第９号証）の２頁右下欄１９行目～３頁左上欄４行目には、平均粒径を５～１５μｍに規定した理由について何らの記載もない。
したがって、本件決定が「この点に基づく効果（注、相違点③に基づく効果）・・・は、刊行物１の第３頁左下欄第１７行～第３頁右下欄第５行の記載、刊行物７の第２頁右下欄第１９行～第３頁左上欄第４行の記載から予測できるものにすぎない」（同１９頁１１行目～１４行目）と判断したことは誤りであり、刊行物１と刊行物７の記載に基づいて、９５重量％以上が粒径０．１～１００μｍの範囲にあり、かつ、平均粒径が２～２０μｍの実質的に球状の溶融シリカ粉末を使用することにより、昀大充填分率を高くして、熱膨張係数を一層小さくし、これによって樹脂組成物の流動性を損なわずに充填剤を高充填し、従来材に比べて熱膨張係数が極めて小さな成形品を得るという、本件発明１の技術事項及び効果を予測することはできない。
２　取消事由２（相違点④についての判断の誤り）


(1)　本件決定は、本件発明１と刊行物１記載の発明との相違点④として認定した「充填剤である球状の溶融シリカ粉末が、前者（注、本件発明１）においては『組成物全体に対して８０vol％を超え９２．５vol％以下の範囲で配合されている』のに対して、後者（注、刊行物１記載の発明）では組成物全体に対する配合量は特定されていない点」（決定書１３頁１１行目～１５行目）につき、刊行物８には「半導体封止用のエポキシ樹脂組成物に配合される球状の溶融シリカ粉末を組成物全体に対して８８重量％（８０体積％）とすることが記載されており・・・しかも、刊行物８の請求項２には、８５～９４重量％の使用量も記載されている。８５～９４重量％の使用量は、８８重量％が８０体積％と換算されることからみて、約７７～８８体積％の使用量に相当する。これらの使用量からみて、８０vol％を超え９２．５vol％以下の配合量は、当業者が容易に採用できるものと認められる」（同１９頁１９行目～２０頁９行目）、「該配合量に基づく本件発明１の効果（本件特許公報【００１０】参照）は、刊行物１の第２頁右上欄第１８行～第２頁左下欄第１行の記載から予測できるものにすぎない」（同頁１０行目～１３行目）と判断した。
しかしながら、以下のとおり、上記判断は誤りである。(2)　まず、本件決定は、刊行物８（甲第１０号証）の特許請求の範囲の請求項２に「８５～９４重量％」の使用量が記載されているとするが、同請求項には「無機質充填剤の含有量が、熱硬化性樹脂組成物全体の８５～９４重量％である」と記載されているのであって、シリカ粉末の使用量が８５～９４重量％であるとはされていない。同請求項３の「無機質充填剤がシリカ粉末、アルミナ粉末である請求項(1)または(2)記載の半導体装置」との記載によれば、請求項２の「無機質充填剤」は、シリカ粉末とアルミナ粉末の混合物とも、あるいはアルミナ粉末単独とも解することができる。しかも、一般に、同じ重量でも比重が小さければ体積がかさ張ることは、広く知られていることである。
また、本件発明１において、充填剤である溶融シリカ粉末の配合量をvol(容量)％で規定する理由は、樹脂組成物の粘度や流動性が樹脂組成物中に占める充填剤の容量に大きく依存することに着目しているからであり、配合量を重量％で規定すると、充填剤の種類によって異なる比重に合わせて配合量を別々に規定しなければならない。
そうすると、刊行物８の特許請求の範囲の請求項２に記載された「８５～９４重量％」の無機質充填剤をシリカ粉末単体とした上、シリカ粉末の８８重量％が８０体積％と換算されることから、「８５～９４重量％」は約７７～８８体積％の使用量に相当するとする判断は、論理的な根拠を欠くものであるといわざるを得ない。
(3)　刊行物８（甲第１０号証）の第２表（２０欄）には、シリカ粉末の含有量が７０体積％の実施例（実施例５）、７７体積％の実施例（実施例６）及び８６体積％の実施例（実施例７）が開示されており、このうち、実施例７のシリカ粉末含有量「８６体積％」は、本件発明１の充填剤（溶融シリカ粉末）の含有量「８０vol％を超え９２．５vol％以下」に含まれる。したがって、刊行物８の上限範囲と本件発明１の下限範囲の一部が一致する。
しかしながら、本件発明１は、溶融シリカ粉末の平均粒径が２～２０μｍであることを必須の技術事項とするものである。これに対し、刊行物８には、シリカ粉末の平均粒径が明示されていないが、第１表（１７欄）のデータに基づいて算出すると、いずれの実施例においても平均粒径は２４μｍ以上になる（甲第２３号証）。
したがって、本件発明１は、シリカ粉末の平均粒径の範囲が刊行物８記載の発明と全く異なり、細かい粒径成分が多いものであるところ、このことは、本件発明１によれば、上記１（相違点③）に係る９５％以上が粒径０．１～１００μｍの範囲にあるとの技術事項と相まって、シリカ粉末の配合量の範囲を全体的に高い範囲にずらして高充填を実現できるということを意味する。これに対し、刊行物８には、シリカ粉末の平均粒径を２～２０μｍとし、０．１～１００μｍの粒径範囲にあるものを９５％以上とすることにより、溶融シリカ粉末の配合量の範囲を全体的に高い範囲にずらして高充填を実現できるという記載はないから、当業者が、刊行物８の記載に基づいて、本件発明１の溶融シリカ粉末の８０vol％を超え９２．５vol％以下の配合範囲を採用することは困難である。
また、上記配合範囲を採用することによって、本件発明１は、刊行物１の記載からは予測することができない顕著な効果を奏するものである。
３　取消事由３（相違点⑤についての判断の誤り）
(1)　本件決定は、本件発明１と刊行物１記載の発明との相違点⑤として認定した「樹脂組成物が、前者（注、本件発明１）においては、『・・・加圧後は熱膨張係数が１．０×１０－５／℃以下から０．３×１０－５／℃の範囲にある』のに対して、後者（注、刊行物１記載の発明）では・・・『加圧後の熱膨張係数は１．３×１０－５／℃以下』である点」（決定書１３頁１６行目～１４頁３行目）につき、「刊行物１には、加圧後の熱膨張係数を『１．３×１０－５／℃以下』とすることが記載されているから、その範囲内の値である『１．０×１０－５／℃以下から０．３×１０－５／℃』という範囲を選択することは容易なものと認められる。なお、この範囲を選択したことに基づく格別の効果は認められない」（同２２頁１行目～７行目）と判断した。


しかしながら、以下のとおり、上記判断は誤りである。(2)　原告らが、「封止材の熱膨張係数とパッケージの耐クラック性」と題する書面（甲第２４号証）記載の方法により、熱膨張係数をそれぞれ１．５、１．３、１．１、０.９、０．７、０．４５とする６種類の樹脂組成物について、Fe系又はCu系リードフレームを備えたパッケージの耐クラック性試験を実施した結果は、グラフ（甲第２５号証）記載のとおりであり、Fe系リードフレーム、Cu系リードフレームのいずれの場合にも、熱膨張係数が１．０×１０－５／℃の付近以下の範囲で、クラックが発生するヒートサイクル数が急激に増大することが認められた。したがって、熱膨張係数が１．０×１０－５／℃の付近において、耐クラック性能が急激に高くなる臨界的効果が顕著に現れていることは明らかである。そうすると、本件発明１は、樹脂組成物の熱膨張係数の範囲を「１．０×１０－５／℃以下から０．３×１０－５／℃の範囲」と特定することにより顕著な効果を奏するのであるから、このような本件発明１の構成は、刊行物１に熱膨張係数につき「１．３×１０－５／℃以下」という記載があっても容易に想到することができるものではない。
(3)　また、本件明細書（甲第２号証）に記載された各実施例と刊行物１、２、４～７、９～１１に記載された各実施例との、充填剤（シリカ粉末）配合量と熱膨張係数との関係は、「図　本件及び引例の充填剤配合量と熱膨張係数の関係」と題するグラフ（甲第２６号証）のとおりであり、これによって明らかなように、本件発明１に係る実施例の充填剤配合量の範囲と他の刊行物の充填剤配合量の範囲とはおおむね重なっておらず、特に、熱膨張係数が１．０×１０－５／℃以下であって、充填剤配合量が８８重量％（８０体積％）以上である範囲では、他の刊行物には、本件発明１と全く重なるものがない。
したがって、このことからも、本件決定の上記判断は誤りというべきである。
４　取消事由４（進歩性の判断の誤り）
(1)　本件決定は、本件発明１と刊行物１記載の発明との相違点①～⑤につき、刊行物２～８のいずれかの記載を引用して、各相違点に係る本件発明１の構成とすることが容易である旨個別的に判断した上、「以上のとおりであるから、本件発明１は、刊行物１～８の記載に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められる」（決定書２２頁８行目～１０行目）との結論に直ちに至っているものである。
しかしながら、本件決定の相違点③～⑤についての個別的な判断自体が誤りであることは上記１～３のとおりであるが、それに加え、本件決定は、相違点①～⑤に係る本件発明１の構成の有機的な結合の困難性及びこれらの有機的な結合により奏される格別顕著な効果についての判断を経ずに、上記のとおり、本件発明１の進歩性を否定したものであり、その点においても誤りがあるというべきである。(2)　すなわち、本件明細書（甲第２号証）の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項は、「発明の構成に欠くことができない事項」である（平成２年法律第３０号による改正前の特許法３６条５項２号）から、本件発明１は、上記請求項１に記載された事項のすべてから把握される技術思想であるというべきであり、したがって、本件発明１の進歩性を判断するに当たっては、請求項１に記載された事項のすべてから把握される技術思想である本件発明１が、出願時の公知技術等に基づいて容易に想到することができるものであるかどうかが判断されなければならない。
そして、本件発明１は、刊行物１記載の発明との相違点①～⑤に係る各構成を備えるものであり、以下のとおり、これらの各構成が有機的に結び付いて、刊行物１～８記載の各発明を寄せ集めても奏することができない格別顕著な効果、すなわち、充填剤の高充填を達成するとともに、樹脂組成物の高流動性を同時に満たすという効果を奏するものである。
ア　相違点①、②に係る構成の組合せ
本件発明１は、相違点①に係る「エポキシ樹脂が、『ビフェニール骨格あるいはナフタレン骨格を有する２官能型のエポキシ樹脂から選ばれるもの』である」（決定書１２頁１６行目～１８行目）構成と、相違点②に係る「エポキシ樹脂及び硬化剤からなる樹脂成分は、１５０℃における粘度が３ポイズ以下にある」（同１３頁１行目～３行目）構成との組合せを要件とするものであるが、この構成の組合せを備えないときには、充填剤を高充填しても高流動性を維持できるという本件発明１の特有の効果を奏することはできない。
すなわち、スパイラルフロー値によって表される樹脂組成物の流動性は、単にエポキシ樹脂の種類又はこれに硬化剤を加えた樹脂成分の粘度に依存するものではなく、エポキシ樹脂と硬化剤の組合せにも依存する。成形時に起こる硬化反応がエポキシ樹脂と硬化剤の組合せによって相違し、硬化反応の違いによってスパイラルフロー値が異なるのである。また、具体的な硬化剤の選択は、樹脂組成物の硬化前の取扱い性や硬化後の樹脂の耐熱性等も考慮して行われ、硬化後の耐熱性を考慮すると軟化温度の高い硬化剤を選択することになるが、そうすると、粘度が上昇するので所望のスパイラルフロー値を得ることができなくなることがある。本件発明１は、このような技術的背景に基づいて、相違点①に係る「エポキシ樹脂がビフェニール骨格あるいはナフタレン骨格を有する２官能型のエポキシ樹脂から選ばれる」構成と、相違点②に係る構成を含む「硬化剤が分子内にフェノール性水酸基を２個以上含むフェノール系化合物であり、前記エポキシ樹脂及び硬化剤からなる樹脂成分は、１５０℃における粘度が３ポイズ以下」にあるとの構成の組合せを要件とするものであり、双方の構成を同時に備えることにより、高い流動性を確実に維持することができるのである。このことは、原告日立化成工業株式会社従業員作成の「エポキシ樹脂と樹脂粘度について」と題する書面（甲第１８号証）及び実験成績証明書（甲第３１号証）の記載によって明らかである。そして、刊行物１～８には、相違点②に係る「エポキシ樹脂及び硬化剤からなる樹脂成分は、１５０℃における粘度が３ポイズ以下」にあるとの技術事項が記載されていないのみならず、上記のような具体的な技術思想も何ら記載されていない。
イ　相違点①～③に係る構成の組合せ
本件発明１は、相違点①、②に係る構成に加えて、相違点③に係る「充填剤である球状の溶融シリカ粉末が・・・『その９５％以上が粒径０．１～１００μｍの範囲にあると共に平均粒径が２～２０μｍ』である」（決定書１３頁５行目～８行目）構成を同時に備えることが必要である。


すなわち、相違点①、②に係る構成に加えて、相違点③に係る構成による充填剤の形状及び粒度分布等の要件を満たすことにより、充填剤の昀大充填分率を９０％以上の高い値にでき、高い流動性を維持できるのであるから（本件明細書（甲第２号証）【0009】項）、相違点①～③に係る構成も有機的に結合して、本件発明１の効果を実現しているのである。
ウ　相違点③～⑤に係る構成の組合せ
本件発明１は、相違点④に係る「充填剤である球状の溶融シリカ粉末が・・・組成物全体に対して８０vol％を超え９２．５vol％以下の範囲で配合されている」（決定書１３頁１１行目～１４行目）構成及び相違点⑤に係る「樹脂組成物が・・・加圧後は熱膨張係数が１．０×１０－５／℃以下から０．３×１０－５／℃の範囲にある」（同頁１６行目～１９行目）構成を備えるものである。一般に、熱膨張係数は小さい方が好ましいことは周知であり、このことから、刊行物１の「１．３×１０－５／℃以下」との記載のように、各刊行物には、下限を限定しない範囲が記載されているが、刊行物１を含め、いずれの刊行物においても、実証されているのは１．０×１０－５／℃以上であり、１．０×１０－５／℃未満の熱膨張係数を実現したものは全く存在しない。したがって、これらの刊行物における１．０×１０－５／℃未満の範囲は、単に熱膨張係数の希望値であるにすぎない。
これに対し、本件発明１の実施例における熱膨張係数は、いずれも「１．０×１０－５／℃以下から０．３×１０－５／℃の範囲」に含まれており、実証データに基づくものであるから、上記各刊行物における単なる希望値とは区別されるべきものである。
そして、このように相違点⑤に係る構成の熱膨張係数を要件とすることができるのは、主に、相違点④に係る構成の充填剤の配合量が「８０vol％を超え９２．５vol％以下の範囲」であるという要件を満たすことによるものであるが、相違点④に係る構成の充填剤の配合量を実現するためには、相違点③に係る構成の充填剤の粒径分布及び平均粒径等の要件を満たさなければならないのである。したがって、相違点③～⑤に係る構成も有機的に結合して、本件発明１の効果を実現しているのである。
エ　相違点①～⑤に係る構成の組合せ
本件発明１は、上記相違点①、②に係る構成の組合せ、同①～③に係る構成の組合せ及び同③～⑤に係る構成の組合せに加え、同①～⑤に係る構成をすべて備えることにより、充填剤を高充填しても高い流動性を維持できるという格別の効果を奏することができるものである。
「図　本件及び引例の充填剤配合量と流動性の関係」と題するグラフ（甲第２７号証）は、本件発明１の各実施例と刊行物１、３、５～７、１０（甲第３、第５、第７～９、第１２号証）にそれぞれ記載された実施例を追試して、充填剤（シリカ粉末）配合量と流動性の関係を調べて図示したものであるが、これに示されるとおり、本件発明１の各実施例が、他の刊行物の実施例に比べ、充填剤の配合量の範囲がかなり大きいにもかかわらず、他の刊行物の実施例と同等又はより高いスパイラルフロー値を示しており、高い流動性を有していることが明らかである。このことは、本件発明１の各実施例と刊行物８（甲第１０号証）の実施例を追試した結果を記載した各実験成績証明書（甲第２９、第３６号証）及び「追試実験（甲第３６号証）の充填剤について」と題する書面（甲第４８号証）によっても明らかである。
そして、このような顕著な効果を奏するためには、相違点①～⑤に係る構成の組合せを必要とするものである。
(3)　本件発明１の相違点①～⑤に係る技術事項は、上記のとおり、そのすべてを必須の事項とし、有機的に結び付くことによって、初めて、樹脂組成物の流動性を損なわずに充填剤を高充填し、従来技術に比べて熱膨張係数が極めて小さな成形品を得ることができるという顕著な効果を奏するものである。ところが、本件決定は、このような本件発明１の有機的に結合した構成を相違点①～⑤に分解し、個別に各刊行物と対比判断したにすぎない。しかしながら、刊行物１～８に、個々の相違点に係る技術事項のかけらが記載されていたとしても、それらの技術事項を結合する動機付け又は契機となる記載はないから、刊行物１～８に記載された発明に基づいて本件発明１を容易に想到することはできない。本件決定は、各構成の有機的な結合の困難性及びこれらの有機的な結合により奏される格別顕著な効果についての判断を看過したものであるから、その進歩性の判断は誤りである。
(4)　被告は、本件発明１の各実施例の「粒度分布をＲＲＳ粒度線図にプロットした場合の直線の傾き」（勾配ｎ）はすべて０．７５であるが、これは本件発明１の構成要件ではないから、上記「図　本件及び引例の充填剤配合量と流動性の関係」と題するグラフ（甲第２７号証）に示された効果は、実施例の効果であって、本件発明１自体の効果ではない旨主張する。


しかしながら、本件明細書（甲第２号証）には、「勾配ｎが０．６～１．０の範囲が好ましい理由は、粒度分布を０．１～１００μｍの範囲に限定した場合、ｎ＝０．６が直線がとりうる昀小の勾配であり、また、ｎが１．０以上になると粒度分布が狭すぎて充填剤自体の昀大充填分率があがらないためである」（【0010】項）との記載があるから、本件発明１の相違点③に係る「充填剤は、その９５％以上が粒径０．１～１００μｍの範囲にあると共に平均粒径が２～２０μｍの実質的に球状の溶融シリカ粉末であり」との要件及び相違点④に係る「充填剤は、組成物全体に対して８０vol％を超え９２．５vol％以下の範囲で配合されて成り」との要件をともに満たせば、勾配ｎが０．６～１．０の範囲になっていることが本件明細書に実質的に記載されているといえる。粒度分布が狭すぎて充填剤の昀大充填分率が上がらなければ、配合量を増やすことができず、昀低溶融粘度が３０００ポイズ以下であるとともに熱膨張係数が１．０×１０－５／℃以下から０．３×１０－５／℃の範囲にあるという相違点⑤に係る要件を満たすことができないことになるから、ｎが１．０以下であることは、この点からも明らかである。したがって、相違点③～⑤に係る各要件を満たすことにより、本件発明１の効果はｎ＝０．７５の実施例と同等であるか、又は大きく外れるほどの差異は生じないから、被告の上記主張は相違点③～⑤の結合から生ずる意義を看過した形式論にすぎない。
第３　被告の反論
本件決定の認定及び判断に誤りはなく、原告ら主張の本件決定取消事由は理由がない。
１　取消事由１（相違点③についての判断の誤り）について(1)　刊行物１（甲第３号証）には、「本発明は、線膨張係数並びに弾性率の小さい半導体封止用エポキシ樹脂組成物・・・を提供することを目的とする」（３頁左上欄２行目～６行目）、「溶融石英は・・・それ自身の線膨張係数が比較的小さいため、樹脂組成物の線膨張係数の低減に有効であり・・・充填材の９０重量％以上が粒径０．５～１００μｍの範囲に限定される理由は・・・１００μｍ以上の粗い粒子が多くなると封止の際、Au線の変形や切断が起きたり、薄型のパッケージを封止する際に粗い粒子が金型中で目詰まりを起こし、樹脂の充填不良が発生するためである」（３頁左下欄１２行目～右下欄５行目）と記載されており、また、刊行物７（甲第９号証）には、「充填剤として溶融シリカを用いるのは・・・半導体封止材料に用いた場合に電気特性や耐湿信頼性が良いこと、比重や熱膨張係数が小さいこと等による。また、平均粒径が５～１５μｍ、昀大粒径が１００μｍ以下とするのは粒径が余り大きな充填剤を使用すると半導体装置を封止する際に金線やインナリードの変形あるいは切断が起きたり、封止樹脂の肉厚が薄い部分で成形材料の充填不良が起こるためである」（２頁右下欄１５行目～３頁左上欄４行目）と記載されている。
刊行物１及び同７は、いずれも半導体封止用組成物において、球状溶融シリカ粉末を同じ目的で利用する技術であるから、これらに開示された充填剤の９０重量％以上が０．５～１００μｍの粒径範囲にあるようにすること、昀大粒径を１００μｍ以下（昀小値の記載はない。）とすること、平均粒径を５～１５μｍとすること等の知見を更に検討し、開示された範囲から、更に適切な範囲を選択しようとすることは、当業者が通常行うことである。そして、本件発明１の充填剤についての「その９５％以上が粒径０．１～１００μｍの範囲にあると共に平均粒径が２～２０μｍの・・・溶融シリカ粉末」との粒径に係る要件は、上記刊行物に示された範囲内のものであって、これを決定するに当たり格別の創作力を要するものではない。
(2)　原告らは、刊行物１（甲第３号証）の「充填材の９０重量％以上が粒径０．５～１００μｍの範囲に限定される理由は、０．５μｍ以下の微粒子が多くなると樹脂組成物がチクソトロピツク性を示すようになり、粘度上昇や流動性の低下が起こり、・・・樹脂の充填不良が発生するためである」（３頁左下欄１７行目～右下欄５行目）との記載を根拠として、溶融シリカ粉末の粒径範囲の下限を、刊行物１において否定している０．１μｍにまで広げることは容易に想到することができない事項である旨主張する。
しかしながら、刊行物１の上記記載は、「０．５μｍ以下の微粒子が多くなると」粘度上昇や流動性の低下が起こるとしているのであって、０．５μｍ以下の粒子が存在してはならないということではなく、充填剤の残りの１０重量％未満のうちに、多くない程度であれば０．５μｍ以下の粒子が存在してよいのである。このことは、原告ら自身の出願に係る刊行物１１（甲第１３号証）において、「０．５μｍ未満の充てん剤が多くなると充てん剤の配合量を増やした場合に封止樹脂の溶融粘度が著しく上昇し」（５頁左上欄１行目～３行目）との、刊行物１の上記記載と同様の記載があるにもかかわらず、「該充てん剤の溶融シリカは、その９５重量％以上が粒径０．１～１００μｍの範囲に」ある樹脂組成物を特許請求の範囲の請求項６に記載し、０．５μｍ未満の充填剤が多いと不都合が生ずる場合であっても、粒子径の下限値を０．１μｍにまで広げられることを示していることに照らしても明らかである。
したがって、刊行物１に上記記載があるからといって、溶融シリカ粉末の粒径範囲の下限を０．１μｍにまで広げることが否定されているわけではない。のみならず、本件発明１に係る「充填剤は、その９５％以上が粒径０．１～１００μｍの範囲にある」との要件は、０．１μｍの粒径の粒子を必ず含むことを意味しないし、０．１μｍ以下のものを含まないということをも意味しない。例えば、粒径がすべて０．５～１００μｍであって０．１μｍのものを全く含まなくても、上記要件を満足するし、５％以下であれば、０．１μｍ未満のものが存在してもよいことになる。


そこで、上記要件に該当する態様の一つ、例えば、９５％が粒径０．５～１００μｍの範囲にあるという態様が容易に採用できるものであれば、上記要件を採用することは容易であるというべきであるから、仮に、下限値を０．１μｍにまで広げることが困難であるとしても、そのことは、本件発明１において上記要件を採用することが困難であることの理由とはなり得ない。２　取消事由２（相違点④についての判断の誤り）について(1)　本件決定の説示のとおり、刊行物８（甲第１０号証）には、特許請求の範囲の請求項２に、球状の無機充填剤を熱硬化性樹脂組成物全体の８５～９４重量％使用することが記載されており、また、そのような充填剤に該当するシリカ粉末の含有割合の８８重量％が８０体積％に換算される旨が示されている（６頁左上欄１４行目～１５行目）。
また、刊行物１（甲第３号証）には、線膨張係数の大きい封止樹脂につき、その線膨張係数を小さくすることが要請され、そのためには、充填剤の配合量を増やせばよいが、そうすると、粘度が上昇し、流動性が低下するという問題が生ずることが記載されており（２頁右上欄１１行目～左下欄１行目）、さらに、刊行物７（甲第９号証）には、配合剤を９０重量％以上配合してもかなり良好な流動性を確保することも可能であることが記載されている（３頁左上欄１４行目～１８行目）。
これらの記載に照らせば、刊行物１記載の発明において、充填剤である球状の溶融シリカ粉末を、組成物全体に対して８０vol％を超え９２．５vol％以下の範囲で配合することは、当業者が当然に検討する範囲内のものであるというべきである。
(2)　原告らは、刊行物８の特許請求の範囲の請求項２に記載された「無機質充填剤」は、シリカ粉末とアルミナ粉末の混合物とも、アルミナ粉末単独とも解することができる旨主張するが、刊行物８の実施例（５頁右上欄５行目～６頁右上欄１行目）には、無機質充填剤として、シリカ粉末を単独で使用することが記載されているから、上記請求項２に記載された使用量は、無機質充填剤がシリカ粉末単独である場合にも採用できる値として記載されていることが明らかである。また、原告らは、刊行物８には、シリカ粉末の平均粒径を２～２０μｍとし、０．１～１００μｍの粒径範囲にあるものを９５％以上とすることにより、溶融シリカ粉末の配合量の範囲を全体的に高い範囲にずらして高充填を実現できるという記載はなく、その各実施例におけるシリカ粉末の平均粒径は、計算上２４μｍ以上となるから、刊行物８の記載に基づいて、溶融シリカ粉末の８０vol％を超え９２．５vol％以下の配合範囲を採用することは困難である旨主張する。しかしながら、上記(1)のとおり、刊行物１に、線膨張係数を小さくするために充填剤の配合量を増やすことが記載されているほか、昭和６０年５月１０日株式会社昭晃堂発行の垣内弘編著「新エポキシ樹脂」（乙第１号証）に、樹脂の熱膨張係数をできるだけリード材質のそれに近づけることが必要であり、充填剤の混入量を増やす手法がとられていることが記載され（４２７頁１５行目～１９行目）、また、刊行物７（甲第９号証）に、封止樹脂の熱膨張係数を小さくするために溶融シリカ等の無機質充填剤の配合量を増量することが記載されている（２頁左上欄１４行目～右上欄１行目）ことに照らせば、平均粒径や粒径範囲のいかんを問わず、シリカ粉末等の充填剤の配合割合を高くすることにより熱膨張係数を小さくすることは周知の技術手段というべきである。したがって、仮に、刊行物８の実施例における平均粒径が本件発明１の平均粒径と異なっているとしても、そのことによって、刊行物８に開示されたシリカ粉末の配合量を採用することが困難であるということはできない。
なお、上記のとおり、シリカ粉末等の充填剤の配合割合を高くすることにより熱膨張係数を小さくすることは周知の技術手段というべきであるから、本件発明１の配合割合による効果は予測できるものである。
３　取消事由３（相違点⑤についての判断の誤り）について(1)　刊行物１（甲第３号証）の「一般に、封止用樹脂には熱膨張係数の低減を目的に樹脂よりも熱膨張係数の小さい無機充填材が配合されている。そこで線膨張係数を小さくするためには、充填材の配合量を増せば良い」（２頁右上欄１５行目～１９行目）、「溶融石英は・・・それ自身の線膨張係数が比較的小さいため、樹脂組成物の線膨張系数の低減に有効であり、・・・適している」（３頁左下欄１２行目～１７行目）との記載によれば、一般に、樹脂組成物の熱膨張係数が低ければ低いほど望ましいことは明らかであるから、刊行物１記載の発明の熱膨張係数である「１．３×１０－５／℃以下」の範囲のうち、より低い値である「１．０×１０－５／℃以下から０．３×１０－５／℃」を採用することは容易である。(2)　原告らは、熱膨張係数をそれぞれ１．５、１．３、１．１、０.９、０．７、０．４５とする６種類の樹脂組成物について、Fe系又はCu系リードフレームを備えたパッケージの耐クラック性試験を実施した結果（甲第２４、２５号証）に基づき、Fe系リードフレーム、Cu系リードフレームの双方の場合とも、熱膨張係数が１．０×１０－５／℃の付近以下の範囲で、クラックが発生するヒートサイクル数が急激に増大し、耐クラック性能が急激に高くなる臨界的効果が顕著に現れているとして、本件発明１は、樹脂組成物の熱膨張係数の範囲を「１．０×１０－５／℃以下から０．３×１０－５／℃の範囲」と特定することにより顕著な効果を奏するのであり、このような本件発明１の構成は、刊行物１に熱膨張係数の記載から容易に想到することはできないと主張する。