主　　　文
１　本件控訴を棄却する。
２　控訴費用は，控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　控訴の趣旨
（本案前の主張）
（１）　控訴人Ａについて
ア　原判決中，控訴人Ａの敗訴部分を取り消す。
イ　被控訴人の控訴人Ａに対する訴えを却下する。
ウ　訴訟費用は，第１，２審とも，被控訴人の負担とする。
（２）　控訴人両名について
ア　原判決第１項中，控訴人両名に対し，２６万６２４３円の支払を命じた部分を取り消す。
イ　被控訴人の，上記部分の訴えをいずれも却下する。
（本案についての主張）
（１）　原判決中，控訴人両名の敗訴部分を取り消す。（２）　被控訴人の請求をいずれも棄却する。
（３）　訴訟費用は，第１，２審とも，被控訴人の負担とする。
２　控訴の趣旨に対する答弁
主文同旨
第２　事案の概要
事案の概要は，次のとおり付加・訂正・削除するほかは，原判決「事実及び理由」の「第２　事案の概要」欄（原判決２頁１行目から６頁６行目まで）と同一であるから，これを引用する。
１　原判決２頁４行目の「地方自治法」の前に「平成１４年法律第４号による改正前の」を付加する。
２　同１８行目の「関して」の次に「，」を付加する。３　同３頁１３行目の「係る係る」を「係る」と訂正する。４　同４頁１０行目の「（乙１の２ないし４，６，７）」を「（乙１の２ないし４）」と訂正する。
５　同１６行目の「（乙１の１，５）」を「（乙１の１・５・７）」と訂正する。６　同１９行目の「（乙２の２，」から同２１行目の「金額と」までを「（乙２の２・３。なお，収支決算書には，支出総額は合計２１０万１３１４円と記載されていたが，後記の本件監査請求において監査委員が領収書等を照合した結果，支出総額は２１０万０６６７円であり（甲２），」と訂正する。７　同５頁２１行目の「付けで」を削除する。
８　同６頁１行目末尾の次に改行して，「被控訴人は，平成１３年１１月９日，本件訴えを提起した。」を付加する。
第３　争点に対する当事者の主張
争点に対する当事者の主張は，次のとおり付加・訂正・削除するほかは，原判決「事実及び理由」の「第３　争点に対する当事者の主張」欄（原判決６頁８行目から９頁２行目まで）と同一であるから，これを引用する。１　原判決６頁１２行目末尾の次に改行して，次のとおり付加する。「控訴人Ａは，消防団長にすぎず，香芝市の財務会計上の行為をする権限もなく，その地位にもない。
仮に香芝市に損害賠償請求権があるとしても，その相手方（義務者）は消防団であって，控訴人Ａ個人ではない。法２４２条の２の規定が平成１４年に改正された趣旨は，これまで住民訴訟で，私人である職員個人に対し，多額の賠償請求が認められることがあったので，その負担から職員個人を解放するところにあり，その法意は改正前の本件でも生かされるべきである。
（被控訴人）
消防団に損害賠償責任が発生するとしても，控訴人Ａ個人にも責任がある以上，被告適格がある。
平成１４年の法改正が，改正前の法解釈を変えることはあり得ない。」２　同１８行目の「５０万５３４３円の分については」の次に「（原判決は，このうち，（１）原判決別表１の番号１（６月９日の選手激励会分）及び（２）同番号７（５月２８日の分団打合せ分）につき，請求を一部認容した。）」を付加する。３　同１９行目の「本件訴えは，」から同２０行目末尾までを，次のとおり訂正する。
「本件訴えのうちこれらに係る部分は，監査請求前置の要件を欠き，不適法である。したがって，原判決が被控訴人の請求を棄却した部分を除いた部分（上記（１）のうち１人当たり６０００円を超える支出１６万８０００円及び上記（２）のうち１人当たり５００円を超える支出９万８２４３円の合計２６万６２４３円について請求を認容した部分）は，本件訴えを却下すべきである。適法な監査請求があったか否かは，監査請求書の記載により判断されるところ，本件監査請求書には，香芝市消防団が平成１２年８月２４日開催された奈良県消防操法大会に出場するため，香芝市が支出した助成金２００万円の大半が飲食費に充てられたことにより，同消防団が公金を不法に費消したことを理由に，この支出の決済をして実行したＢ市長とＡ団長に対し，損害金の返還を求めるとあり，違法な公金の支出によって，これに携わった当該職員や相手方に対し，香芝市が取得した損害賠償請求権の不行使をもって，「財産の管理を怠る事実」と構成してその是正や損害を填補するため必要な措置を講ずべきことを請求していない。そうすると，本件では，公金の支出のある都度，それぞれ別個の財務会計行為があったとして判断することになる。そして，本件のような前金払いの方法による場合には，概算払いの日が起算日となるのである。」
４　同２５行目の「本件が違法な公金支出を問題とするものであるとしても，」を削除する。
５　同８頁５行目末尾の次に改行して，次のとおり付加する。「原判決の線引きは独断にすぎず，幾多の先裁判例を無視するものであるし，国家公務員倫理法６条の規定は本件に直接参考となるものではない。」６　同９頁２行目末尾の次に改行して，次のとおり付加する。
「（控訴人Ａ）
控訴人Ａは，先例に従って本件助成金を支出しただけであり，違法の認識がなく，故意・過失がない。」
第４　当裁判所の判断
当裁判所の判断は，次のとおり付加・訂正・削除するほかは，原判決「事実及び理由」の「第４　当裁判所の判断」欄（原判決９頁４行目から２３頁１６行目まで）と同一であるから，これを引用する。


１　原判決９頁５行目冒頭から同８行目末尾までを削除する。２　同９行目冒頭の「（２）」を「（１）」と訂正する。３　同１６行目の「そうすると」から同１７行目末尾までを削除する。４　同１８行目冒頭の「（３）」を「（２）」と訂正し，同行目の「本件助成金の支出」の次に「（概算払い）」を付加する。
５　同２０，２１行目の「それについて何らの是正措置を取らなかったこと」を，「精算時に概算払による金額をそのまま確定させ，何らの是正措置も取っていないこと」と訂正する。
６　同２２行目の「不法行為者とし」の次に「（消防団も民法４４条１項の準用により不法行為責任を負う。）」を付加する。
７　同２５行目の「余地がある」を「ことができる」と訂正する。８　同末行の「採用できない」の次に，次のとおり付加する。「（控訴人Ａは，上記のとおり，本件で法２４２条の２第１項４号の「相手方」となるのは消防団であって，控訴人Ａ個人ではないと解すべきであると主張する。しかしながら，同号所定の，違法な行為又は怠る事実に係る相手方に対するいわゆる代位請求訴訟について被告適格を有する者は，地方公共団体が当該行為又は怠る事実によって被り，又は被るおそれのある損害の回復又は予防のために有する同号所定の実体法上の請求権の相手方であれば足りるのであって，必ずしも当該行為又は怠る事実の直接の相手方であることを要しないと解すべきである（最高裁判所昭和５０年５月２７日判決・裁判集（民事）１１５号１５頁参照）。したがって，控訴人Ａの上記主張は採用することができない。）」
９　同１０頁９行目の「８１万２９２９円」を「支出８１万２３２９円」と訂正する。
１０　同１０行目の「飲食費として」を「飲食費」と訂正する。１１　同１２行目の「１９万８９７５円」の次に「の各支出」を付加する。１２　同１９行目の「消防団の団長」を「消防団自体又はその団長」と訂正する。１３　同２０行目の「解される」の次に「（具体的な監査請求の対象は，当該監査請求において請求人が何を対象として取り上げたのかを，請求書の記載内容，添付書面等に照らして客観的，実質的に判断すべきものであり，上記認定と異なる控訴人らの主張は採用することができない。）」を付加する。１４　同１１頁８行目の「監査請求は」から同９行目の「これに」までを「監査請求については，」と改める。
１５　同１４行目の「消防団長」を「消防団自体又はその団長である」と訂正する。
１６　同２０行目の「けれども（」を「けれども，」と訂正する。１７　同２３行目の「ものではなく），消防団による」を「ものではなく，消防団における」と訂正する。
１８　同末行の「それは」を削除し，同行目の「違法，無効」の前に「財務会計法規に違反して」を付加する。
１９　同１２頁１行目の「実体法上の請求権」の次に「の行使を怠る事実」を付加する。
２０　同２，３行目の「いうべきである」の次に，次のとおり付加する。「（控訴人らは，上記のとおり，本件では公金の支出のある都度，それぞれ別個の財務会計行為があったものとして，概算払いの日を起算日として判断すべきである旨主張する。しかしながら，そもそも本件監査請求の対象は，上記のとおり，概算払いによる公金の支出自体ではない（仮に概算払いによる公金の支出自体が対象である場合は概算払いの日が起算日となる（最高裁判所平成７年２月２１日判決））上に，概算払いされた資金は交付の時点で公金から私金に移行し，その保管及び使用は概算払いを受けた者の責任と判断に委ねられるものと解されるから，本件各費消行為の都度，公金の支出があったものとみることはできない。したがって，控訴人らの上記主張は採用することができない。）」
２１　同７行目の「被告らの」から同８行目末尾までを「これが不適法であることを前提とする控訴人らの上記主張は採用することができない。」と訂正する。２２　同１５頁６行目の「消防団」を「香芝市」と，同６，７行目の「協力態勢」を「協力体制」と，同８行目の「交付される」を「交付する」と改める。２３　同１６頁７行目の「支出する」を「支出をする」と訂正する。２４　同１９頁１５行目の「されたも」を「された」と訂正する。２５　同２１頁６行目の「社会通念上許容する範囲」を「社会通念上許容される範囲内」と訂正する。
２６　同１５行目の「膨大となることが」を「膨大となることは」と，同１７行目の「額を」を「額に」と訂正する。
２７　同２２頁１３行目の「であることが明らか」を削除する。第５　よって，本件控訴はいずれも理由がないから，主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第１１民事部
裁判長裁判官　下方元子
裁判官　森本翅充
裁判官　村川浩史


平成１４年（ネ）第１９１１号著作権確認等請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成１３年（ワ）第１８４４号）
（平成１４年８月１９日口頭弁論終結）
判　　　　　　決
控訴人（被告）　　　　　　　株式会社竜の子プロダクション同訴訟代理人弁護士　　　　　大　　　　野　　　　幹　　　　憲同　　　　　　　　　　　　　窪　　　　木　　　　登　志　子同　　　　　　　　　　　　　塩　　　　谷　　　　崇　　　　之同　　　　　　　　　　　　　宮　　　　川　　　　倫　　　　子
被控訴人（原告）　　　　　　株式会社スタジオぬえ
被控訴人（原告）　　　　　　株式会社ビックウエスト被控訴人ら訴訟代理人弁護士　新　　　　保　　　　克　　　　芳同　　　　　　　　　　　　　國　　　　廣　　　　　　　　　正同　　　　　　　　　　　　　五　　　　味　　　　祐　　　　子
主　　　　　　文
１　本件控訴をいずれも棄却する。
２　控訴費用は、控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　控訴人
（１）　原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
（２）　被控訴人らの請求をいずれも棄却する。
（３）　訴訟費用は、第１、２審とも被控訴人らの負担とする。
２　被控訴人ら
主文と同旨
第２　事案の概要
本件は、昭和５７年１０月３日から昭和５８年６月２６日までの間に訴外株式会社毎日放送をキー局として放映された原判決添付別紙アニメーション目録記載の連続テレビジョン放送用アニメーション「超時空要塞マクロス」全３６話（以下「本件テレビアニメ」という。）に使用された設定画及びアニメカットである原判決添付別紙目録１ないし４１記載の各図柄（以下「本件各図柄」という。）について、被控訴人株式会社スタジオぬえの従業員であるＡ及びＢことＣ、並びにＡの友人であり、被控訴人スタジオぬえと協力関係にある訴外株式会社アートランドに所属するＤことＥの３者（以下「Ａら３名」という。）が、被控訴人株式会社スタジオぬえの発意に基づき、その業務に従事する過程で創作したものであり、被控訴人株式会社スタジオぬえは本件各図柄に係る著作権を取得し、また、被控訴人株式会社ビックウエストは被控訴人株式会社スタジオぬえからその著作権の持分権を譲り受け、著作権を共有していると主張して、被控訴人らが控訴人に対して、被控訴人らが本件各図柄について著作権を有することの確認、及び本件各図柄を使用した映画の制作の差止めを求めた事案である。
原判決は、被控訴人ら主張の上記の請求原因事実を認め、また、本件テレビアニメの制作の経緯からすれば、被控訴人株式会社スタジオぬえは控訴人に対して本件各図柄の著作権を明示又は黙示に譲渡する旨の意思表示をした旨の控訴人主張の抗弁を排斥して、被控訴人らが本件各図柄につき著作権を有することの確認を求める本訴請求を認容し、映画の制作の差止めを求める本訴請求については、控訴人が将来映画の制作をするおそれがあるとは認められないとして、これを棄却した。これに対し、控訴人が本件控訴を提起した。
本件の前提となる事実、争点及びこれに関する当事者の主張は、次のとおり当審における控訴人の抗弁の追加的な主張及びこれに対する被控訴人らの反論の各要点を付加するほか、原判決の「事実及び理由」中の「第２　事案の概要」に記載のとおりである（但し、原判決３頁３行目の「巨人宇宙人」を「巨大宇宙人」と、同６頁１５行目の「本件企画の性格」を「本件企画の経緯」と、同２３行目の「本件図柄」を「本件各図柄」と、同７頁２行目の「本件図柄の作成」を「本件各図柄の作成経緯」と改める。）。
１　当審における控訴人の抗弁の主張（追加）の要点
（１）　アニメーション映画の制作では、当然のこととして多くの図柄が使われるものであり、その図柄の制作について、多くの人々の参加が不可欠となる。控訴人は、このようなアニメーション映画の制作会社であるから、Ａら３名が、それぞれ本件各図柄の制作に参加したとしても特に不思議なことはない。ただ、アニメーション映画制作会社が実際に描かれたそれぞれの図柄の著作権を買い上げるに当たり、図柄の制作担当者であるアニメーターとの間で個別的な契約を締結するために契約書等を作成することはない。上記映画制作会社の業界では、アニメーターからアニメーション映画制作会社に提供される図柄について、その制作費をアニメーターに直接支払い、アニメーション映画制作会社にその図柄の著作権を直接帰属させるか、そのアニメーターが所属する会社に制作費を支払い、所属会社に著作権を帰属させた上で、アニメーション映画制作会社に著作権を当然譲渡する旨の黙示の合意が存在しているのである。
（２）　また、アニメーション映画制作会社の業界では、上記の合意と異なる合意があることをアニメーターやその所属する会社（下請制作会社）が表示しない限り、図柄についての著作権はアニメーター等からアニメーション映画制作会社に当然譲渡されるとの合意があるという事実たる慣習ないし商慣習が存在しているといわざるを得ない。


このような、合意、事実たる慣習、商慣習がない限り、アニメーター一個人が作成する図柄について映画の画面上で使用する際、その修正をする度にその作成者の許可を受けない限り、修正をすることが一切できないという極めて非現実的で不都合なことになってしまうのである。そして、かかる結論を許容するとなると、具体的なアニメーション映画の制作が事実上不可能になる。逆にいえば、それぞれの図柄を描くアニメーターは、その作成する図柄がそのアニメーション映画の中で、その全体の一要素としてとけ込んでおり、一体化した著作権となることを容認した上で、その図柄を提供しているということができる。
２　被控訴人らの反論の要点
（１）　アニメーション映画制作会社の業界では、アニメーション映画の制作に使用されるキャラクターデザインの著作権の帰属について、アニメーション映画制作会社とキャラクターデザインの制作者との間で個別に契約書が作成されているのであり（甲第２１ないし第２３号証参照）、控訴人が主張するようなアニメーション映画制作会社の業界における一般的な合意ないし慣習は存在しない。（２）　そもそも、本件各図柄は控訴人から発注を受けて制作されたものではなく、本件では、被控訴人らが本件テレビアニメの作品を企画し、原案し、本件各図柄の原図柄を作成したものであり、それ以降のアニメーション制作作業に従事する個々のアニメーターとアニメーション映画制作会社との契約関係とは関連しない事案である。
控訴人の主張は、このような本件の事案を無視して、自社内で企画制作した作品について、自社内のみで通用する常識を本件に当てはめようとするものであり、失当である。
第３　当裁判所の判断
１　当裁判所も、被控訴人らが本件各図柄の著作権を有することの確認を求める本訴請求は理由があるものと判断するが、その理由は、次のとおり控訴人の当審における抗弁の主張に対する判断を付加するほか、原判決が「事実及び理由」中の「第３　争点に対する判断」として説示するとおりである（但し、原判決８頁２２行目の「乙１ないし３、６、１２ないし１４。」を「乙１ないし３、６、１２ないし１４、検乙１ないし３。」と、同１１頁１２行目の「主人公」を「主人公のキャラクター」と、同１２頁２１行目の「主として」を「Ａら３名の指揮監督の下に主として」と、同１３頁２行目の「Ａら」を「Ａら３名」と、同１６頁６行目の「同図柄の原図柄」を「同原図柄」と、同９行目の「Ａら」を「Ａら３名」と改め、同１７頁４行目の「従事していたこと、」の次に「本件テレビアニメの制作過程においてアニメカットの作画作業に要したアニメフレンド等に対する制作費の支払いは形式的には控訴人によってなされているが、実質的には被控訴人ビックウエストが負担していること、」を加える。）。なお、控訴人は、本件の控訴理由補充書において、原判決の事実認定の誤りを主張し、当審において、その主張に沿う乙第２１、第２２号証、第２４、第２５号証の各陳述書を提出しているが、原判決掲記の本件各証拠及び当審提出の甲第２０号証並びに弁論の全趣旨によれば、原判決認定の事実を優に認めることができ、これに反する上記の各陳述書の供述記載部分は、採用することができない。
２　控訴人の当審における抗弁の主張（追加）に対する判断（１）　控訴人は、当審において、本件各図柄の制作にＡら３名が参加したとしても、アニメーション映画制作会社の業界においては、アニメーション映画に使用される図柄の著作権の買い上げについて、個別の契約を締結することなく、控訴人のようなアニメーション映画制作会社に対してアニメーターが制作した図柄の著作権を当然に譲渡する旨の黙示の合意又は事実たる慣習ないし商慣習が存在している旨主張し、これに沿う証拠として、乙第２４号証、第２６、第２７号証の各陳述書を提出している。
しかしながら、当審提出の甲第２１ないし第２３号証及び弁論の全趣旨によれば、本件当時においても、アニメーション映画制作会社とアニメーション映画に使用される図柄の制作者側との間で、その図柄の著作権の帰属について、個別に契約が締結され、現に契約書が作成される例があったことが認められるのであり、アニメーション映画制作会社の業界において、アニメーション映画に使用される図柄の制作の経緯等の個別事情に関わりなく、一般的にアニメーション映画に使用される図柄の著作物を創作した者がその著作権をアニメーション映画制作会社に対して当然に譲渡する旨の黙示の合意又は事実たる慣習ないし商慣習が存在することについては疑問が多いといわざるを得ない。そして、乙第２４号証、第２６、第２７号証中の控訴人の上記主張に沿う供述記載部分は、具体性に乏しい内容であること、及び甲第２１号証の陳述書中の控訴人の上記主張を否定する内容の供述記載部分に照らせば、乙第２４号証、第２６、第２７号証中の上記の供述記載部分は、直ちに採用することができず、他に、控訴人の上記主張を認めるに足りる的確な証拠はない（なお、本件におけるＡら３名の本件各図柄の制作の経緯等の個別事情において、被控訴人らが控訴人に対して、本件各図柄の著作権を譲渡する旨の黙示的な合意が存在したことを認定することができないことは、原判決が判決書１６、１７頁に「２　抗弁について」として説示するとおりである。）。（２）　控訴人は、控訴人主張のように、アニメーション映画に使用される図柄の著作権の黙示の譲渡の合意又は事実たる慣習ないし商慣習が存在しなければ、アニメーション映画の制作が事実上不可能になる旨主張している。しかしながら、アニメーション映画制作会社がアニメーション映画を制作するに当たり、それに利用する図柄の著作権の譲渡を受けなくても、その著作物をアニメーション映画に利用することについて予め著作権者の許諾を得ていれば、アニメーション映画の制作に支障がないことは明らかであり、本件においても、原判決が上記（１）の箇所において説示するとおり、本件各図柄の著作権者である被控訴人株式会社スタジオぬえは、控訴人に対して、本件各図柄を本件テレビアニメに利用することについて許諾を与える意思表示をしたとみることができるのであるから、控訴人の上記主張は、失当である。
（３）　以上のとおり、控訴人の当審における追加的な抗弁の主張も、採用することができない。
第４　結論
以上の次第で、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからいずれも棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第３民事部
裁判長裁判官　　　北　　　　山　　　　元　　　　章
裁判官　　　橋　　　　本　　　　英　　　　史


平成１５年（行ケ）第２４９号　審決取消請求事件（平成１５年９月１７日口頭弁論終結）
判　　　　決
原　　　　告　　　　　　特定非営利活動法人全日本健康自然食品協会
同訴訟代理人弁理士　　　三　嶋　景　治
被　　　告　　　    　　特許庁長官　今井康夫
同指定代理人　　　　　　金　子　尚　人
同　　　　　　　　　　　伊　藤　三　男
同　　　　　　　　　　　涌　井　幸　一
主　　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１原告の請求
１　特許庁が不服２００１－１５０６９号事件について平成１５年４月２２日にした審決を取り消す。
２　訴訟費用は被告の負担とする。
第２前提となる事実（争いのない事実）
１特許庁における手続の経緯
原告は、平成１２年４月１３日、「管理食養士」の文字（標準文字による。）を書してなり、指定役務を商標法施行規則別表（以下「別表」という。）第４１類「健康自然食品や栄養補助食品についての知識の指導・助言・教授」（以下「本件役務」という。）とする商標（以下「本願商標」という。）について、商標登録出願（商願２０００－３９１９０号）をしたが、拒絶査定を受けたので、平成１３年９月３日、これに対する不服の審判の請求をした。特許庁は、同請求を不服２００１－１５０６９号事件として審理した上、平成１５年４月２２日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし、その謄本は、同年５月１９日、原告に送達された。
２　本件審決の理由
本件審決は、別紙審決書の写し（以下「審決書」という。）記載のとおり、本願商標が、商標法４条１項７号（公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標）に該当するとして、これを登録することはできないとしたものである。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
本件審決は、本願商標が、「管理栄養士」と誤認混同されるおそれが認められないにもかかわらず、これを肯定した上、本願商標が公序良俗に反するおそれがある商標に該当すると誤って判断した（取消事由）ものであるから、違法として取り消されるべきである。
１　末尾に「士」の付された名称の意義等
(1)　本件審決は、「末尾に「士」の付された語の通常の意味は、・・・「一定の資格・役割をもった者」、「特別の資格・職業の人」などといったものであり、その用語例として、「弁護士」、「栄養士」・・・等が挙げられている・・・一般国民は、末尾に「士」の付された名称に接した場合、一定の国家資格を付与された者を表していると理解することが多い」（甲１第１頁末行～２頁２８行）と認定判断する。
しかし、末尾に「士」が付く語は、必ずしも「資格者」だけを意味しない。日常会話や生活において「士」の付く語を使用した場合、大多数の国民が、一定の国家資格を付与された者として理解するという根拠はない。例えば、「武士」「力士」「紳士」「藩士」「騎士」「同士」「三銃士」等の語を、国家資格者であると認識する者は皆無である。また、「士」自体を末尾に付することが、法律で禁止され、あるいはその使用が制限されている事実はない。実際に、本願商標と同様に末尾に「士」を有してなる商標が、本件役務と同じ第４１類において、「和裁士」（第３１３２１０８号）、「保険管理士」（第３３１７２３１号）、「健康管理士」（第４２８４６５６号）、「日本綜合医学会食養指導士」（第４３４８２１７号）、「建物鑑定士」（第４５６８２８１号）等多数登録され使用されている。このような事情から判断すると、語尾部の「士」からは、単純に「国家資格者」ではなく、「もののふ、さむらい、学徳を修め敬重すべき地位にある人」等の意味合いが認識されるものとみるのが合理的である。そして、このような先行登録例の存在は、本件審決の認定判断を否定するものであり、本願商標が国家資格制度の秩序を害するおれがあるものと認められない根拠となるものである。
(2)　また、原告名義で商標「食養士」が、第４０６３４７１号（別表第５類）、第４１９０６２５号（同第４２類）、第４２８９５４７号（同第２９類）、第４２８９５４８号（同第３０類）、第４２８９５４９号（同第３１類）、第４２８９５５１号（同第３２類）、第４５０７４１６号（同第１６類）として登録が認められており、各指定商品及び役務に使用され、一般取引者需要者に提供されているが、これらの登録商標は、国家資格を認識看取させるものではないと認定判断されたと推察できる。本件役務において、本願商標が「国家資格」と理解している者が多いとするなら、前記各商標が何故に登録されたのか、極めて不合理である。そして、特許庁が、このような先行登録例を無視するのであれば、審査基準に基づき登録された従前の登録例を指針とする一般国民の信頼を、自ら破棄することとなり、特許庁自らが資格制度の秩序を乱し、公共の利益を害する結果となるから、到底、首肯し得ない。
２　「管理栄養士」の活動


本件審決は、「厚生労働省所管の資格制度として「管理栄養士」というものがあり・・・その活動範囲の一つである病院において、食餌療法等を行う「食養科」「食養内科」と称する診療科を設けている実情がある。そうすると、本願商標である「管理食養士」に接する需要者、取引者は、公的職業資格である「管理栄養士」のほかに、当該医療に関連した公的職業資格があるかの如く誤信される場合があることは否定できない」（甲１第２頁３０行～３頁７行）と判断している。しかし、そもそも「管理栄養士」の限られたその活動範囲を知る者はそれほど多くはなく、その活動範囲が一般に宣伝広告され普及している特段の事情は認められない。しかも、一般の病院には、当該診療科が必ずあるかのように実情を指摘されているが、その根拠はなく、一般大多数の病院に当該診療科があることは知られていない。
これに対し、本願商標の「管理食養士」は、「栄養」のみを問題とするのではなく、食の安全・食材の環境等についての知識、情報等について指導・助言・教授を行うものである。
したがって、本願商標が、本件役務である「健康自然食品や栄養補助食品についての知識の指導・助言・教授」に使用されたとしても、「管理栄養士」、あるいは当該医療に関連した者であるかのように誤信されるおそれは、全く認められないものである。    なお、栄養士法６条２項は、「管理栄養士」又はこれに類似する名称の使用を一般的に禁止するものではない。
３　原告による本願商標の使用
原告は、その名称に示すように、「健康自然食品」を取り扱う業者の集まりであり、平成１４年３月７日に「特定非営利活動法人」の資格を得たものである。そして、原告は、その法人の「目的」である、「健全で伝統的な食生活を通して、健康で豊かな社会を望む者に対して、それら食材の生産される環境の保全を目的とし、正しい食の思想と実践の普及や情報の提供を行い、それらを通して国民の健康や環境の保全に寄与する」ための事業として、①情報提供、②講演会、③人材の育成を行うために、「管理食養士」の商標を採択して出願し、権利確保を図ったものであり、実際に１９９９年１月より現在まで、「養成講座」を開催し人材育成の端緒としている。原告は、近い将来、法整備と主務官庁による許認可を得た上、「食養士」「管理食養士」の名称での運用を予定しているものである。そうすると、仮に、本願商標を本件役務を指定役務として商標登録することが、社会公共の利益を図る見地から、「穏当ではない」とされると、原告が独自に創造採択した商標「管理食養士」について、本件役務における第三者の自由無差別、無責任な使用を結果的に許すこととなり、公益的な非営利法人である原告の管理が及ばず、かえって、本件審決が指摘するように「国家資格制度」の秩序を乱し、社会公共の利益を害する結果を助長することになる。
４　商標としての誤認のおそれ等
本願商標の「食養」の文字は、原告が創造し採択した造語であり、特定の意味合いが認識されるものではなく、必ずしも「食事」と「栄養」の両者を表現する文字又は言葉でもない。もちろん、一般日常会話で「食事」と「栄養」とを表現するものとして多用されている文字又は言葉でもなく、特定商品取引業界において「食事」と「栄養」とを表現する言葉として、一般取引者需要者において使用されている事実も認められない。また、商標の類否判断において、語頭の「食」と「栄」との相異は、明確に認識看取することができる。したがって、「管理食養士」と「管理栄養士」とを対比すると、一般取引者需要者は、その外観、称呼、観念において誤認混同するおそれは認められず、容易に区別されるものである。
第４　被告の反論の要点
本件審決の認定・判断は正当であり、本件審決に原告主張の違法はない。
１　末尾に「士」の付された名称の意義等
原告主張のとおり、「武士」、「力士」、「紳士」等のように末尾に「士」が付く語が、必ずしも国家資格者であると一般の国民が認識しないことを否定するものではないが、本件審決で述べた事情（甲１第１頁末行～２頁２６行）の下では、一般の国民は、末尾に「士」の付された名称に接した場合、一定の国家資格を付与された者を表していると理解することが多いというべきである。
２　「管理栄養士」の活動
(1)　国家資格である「管理栄養士」が一般の国民の間で知られていることは、栄養士法１条２項に規定されたその業務内容からみて首肯し得るばかりでなく、例えば、栄養士、管理栄養士を毎年多数にわたり育成している専門学校や大学･短期大学を紹介した書籍・ホームページ等においてその内容を紹介している事実、病院の職員募集の新聞折り込みちらしにおいて、「栄養士」とともに「管理栄養士」の募集が掲載されている事実、新聞における通信講座の広告において、「管理栄養士」を紹介し、国家資格であることも掲載されている事実、一般新聞記事においても、「管理栄養士」の職業が紹介されている事実、その他、「管理栄養士」のキーワードで、新聞記事を検索すると、朝日新聞９１９件、読売新聞７３４件、毎日新聞８５９件（平成１５年７月１８日検索実行）がヒットし、「管理栄養士」についての記述が頻繁に掲載されている事実からみても、容易に推認することができる。また、多数の病院において、「食養科」、「食養内科」を設置していることが、インターネットの各ホームページで確認できるものであり、このうち幾つかの病院では、当該「食養科」に「管理栄養士」を配置していることも確認できる。なお、栄養士法では、栄養士・管理栄養士又はこれらに類似する名称を用いて、同法１条所定の業務を行うことを禁止しており（同法６条）、その罰則についても規定されている（同法８条３項、４項）。
(2)　原告は、語尾に「士」を有してなる商標の登録例及び原告所有の「食養士」の登録例を挙げ、本件審決の不合理を主張するが、特許庁では、「国家資格等を表す又は国家資格等と誤認を生ずるおそれのある商標（「××士」「××博士」等）」の商標登録出願について、平成１２年８月に取扱いを定め、これを商標審査便覧に掲載し、公表しているところである。そして、国家資格等と一見紛らわしく、一般の国民に誤認を生じさせるおそれのある商標は、国家資格に対する一般の国民の信頼性を損なうものであり、社会公共の利益に反するものとして、その出願を拒絶することとする上記特許庁の取扱いは、今日の我が国の取引社会の実情及び需要者の利益の保護を併せ考えれば、極めて妥当なものである。本件審決は、我が国の取引社会の実情等を踏まえ、本願商標を商標法４条１項７号に該当すると認定判断したものであり、その判断過程において、過去の登録例に拘束されるものではないから、過去の登録例の存在をもって、本件審決を不合理とする原告の主張は失当である。
３　原告による本願商標の使用


原告が「健康自然食品」を取り扱う業者の集まりであって、「特定非営利活動法人」の資格を得たものであること及びその法人の「目的」、並びにこの目的に沿って原告主張のような活動を行っていることは認める。しかし、一般の国民にとって「管理食養士」の語自体馴染みの薄いものであり、まして、食養士や管理食養士がどのような活動をしているか、「管理栄養士」、「栄養士」とどのように違うのかなどについての知識を有するものとはいえず、例え一部の者が知っているとしても、それは国民全体からすればわずかであり、周知度において「管理栄養士」、「栄養士」と比較にならない相違があるというべきである。
４　商標としての誤認のおそれ等
「食養」の語は、一般の国民の間で親しまれた語であるとはいい難いが、例えば、国語辞典において「適切な食物を選んで摂取し、病気を治療すること。食養生。食餌療法。」（乙２２）と記載され、また、食品や健康に関する辞典において、「食餌によって健康を保持増進すること。これが理論を研究して実際に講ずる学を食養学という。」等（乙２３～２５）と記載されている。さらに、一般新聞においても、随時、「食養（食事）」、「食養篇」等と記載がなされ、決して原告の造語とはいえない。
一方、「栄養」の語は、「生物が外界から物質を摂取し代謝してエネルギーを得、またこれを同化して生長すること。また、その摂取する物質。」（乙２８）を意味するものであって、前記した「栄養士」、あるいは「栄養価」、「栄養失調」などのように日常的に使用され、一般の国民の間でよく知られている語である。
そうすると、「食養」と「栄養」の語は、いずれも「（人間についてみれば）食物を摂取して人体に作用する」という点において極めて近似しているものといえる。
しかも、一般の国民の間において、国家資格である「管理栄養士」はよく知られているのに対し、「管理食養士」は馴染みが薄いものであり、加えて、「管理食養士」と「管理栄養士」の文字は、いずれも５文字よりなるばかりでなく、語頭部分及び語尾部分の「管理」、「養士」の各文字を共通にし、わずかに看者の注意を惹きにくい中間において、「食」と「栄」の文字の差異を有するにすぎないから、外観においても、相紛らわしいものである。
第５　当裁判所の判断
１　末尾に「士」の付された名称の意義等について
(1)　原告は、本件審決が、「末尾に「士」の付された語の通常の意味は、・・・「一定の資格・役割をもった者」、「特別の資格・職業の人」などといったものであり、その用語例として、「弁護士」、「栄養士」・・・等が挙げられている・・・一般国民は、末尾に「士」の付された名称に接した場合、一定の国家資格を付与された者を表していると理解することが多い」と認定判断した点について、末尾に「士」が付く語は、必ずしも「資格者」だけを意味せず、日常会話や生活において「士」の付く語を使用した場合、大多数の国民が、一定の国家資格を付与された者として理解するという根拠はないと主張する。しかしながら、本件審決は、末尾に「士」が付く語が、必ず「資格者」だけを意味すると述べるものではないから、この点に関する原告の主張は、本件審決を曲解するものであって採用の余地はない。
また、本件審決は、「末尾に「士」の付された名称の中で、一般国民にとって接する機会が多く、一般国民にとって知られている度合の大きいものの多くは、上記「弁護士」、「栄養士」、「公認会計士」、「学士」をはじめ、税理士、建築士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、司法書士、行政書士など国家資格に係るものであり・・・、しかも、その状態が古くから続いてきていることは、当審おいて顕著である。また、末尾に「士」が付された名称のうち、国家資格に係るものは、国家が、公共の福祉その他政策上の目的のために、国民の職業選択の自由を制限してでも、一定の能力を有すると判定された者に限って一定の地位ないし権限を付与する必要があると認めて法令をもってそのように定めたものであり、そのために、国家資格を伴う地位ないし権限は、必然的に対世的かつ排他的なものとなる。これに対して、民間資格は、上記のような必要に基づくものでも、法令に根拠を有するものでもなく、対世的かつ排他的な地位ないし権限の付与を伴うものでもない。このように、国家資格と民間資格とでは、一般国民に対して現実に果たしている役割の重要性において比較にならない相違がある。」（甲１第２頁８～２６行）と認定判断しているところ、この説示は、末尾に「士」が付された名称には、国家資格に係るものと民間資格に係るものがあることを前提とした上で、法令等に基づいて付与される国家資格は、社会的に重要な役割を果たしているものであり、「士」が付された名称のうち一般国民に広く認識されているものの多くが国家資格であることを示すものであり、正当な指摘と解される。したがって、このような事情の下に、「一般国民は、末尾に「士」の付された名称に接した場合、一定の国家資格を付与された者を表していると理解することが多いとするのが相当である。」（甲１第２頁２７～２９行）と判断したことも正当であり、この点に関する原告の上記主張も採用することはできない。(2)　また、原告は、本願商標と同様に末尾に「士」を有してなる商標が、本件役務と同一の第４１類において多数登録されているから、本願商標が国家資格制度の秩序を害するおれがあると認められない根拠となると主張する。しかしながら、本件審決は、本願商標が、単に末尾に「士」を有していることにより、公序良俗に反するおそれがある商標に該当すると判断したものではなく、重要な国家資格の１つである「管理栄養士」の存在を前提として、本願商標がこれと誤信されることなどを理由に商標法４条１項７号に該当すると認定判断したものである（この認定判断が正当であることは、後記説示のとおりである。）から、原告の上記主張は、その前提において誤解があり、これを採用する余地はない。
(3)　さらに、原告は、原告名義で商標「食養士」が、別表第５類、第１６類、第２９類、第３０類、第３１類、第３２類及び第４２類を指定商品又は指定役務としても登録が認められているにもかかわらず、本願商標が登録を認められないのは不合理であると主張する。


本願商標は、「管理食養士」であるから、これと相違する「食養士」が、本件役務と異なる指定商品又は指定役務において商標登録されたことが、本願商標を本件役務を指定役務として登録することの可否に直ちに影響するものではない。したがって、原告の上記主張は、本件役務を指定役務とする本願商標の登録が許されないことへの適切な反論とはいい難いが、本願商標と「食養士」とは類似する点も認められることから、念のため同主張について検討する。ある商標が特定の指定商品又は指定役務で登録される一方で、同一の商標が、異なる指定商品又は指定役務の分野で公序良俗に反するおそれがある商標に該当すると判断され、その登録が拒絶されることは、拒絶の理由が当該指定商品又は指定役務に関連するものでない限り、不統一な取扱いというほかない（なお、原告の指摘する「食養士」が、特定の指定商品又は指定役務の分野で公序良俗に反するおそれがある商標に該当すると判断されたことが、登録が認められた他の指定商品又は指定役務と関連する理由であるか否かは明らかでない。）。しかしながら、商標の登録に当たってより一層重要なことは、当該商標が、実際に公序良俗に反するおそれがあるか否かであり、仮に、同一の商標が他の指定商品又は指定役務において既に登録されているとしても、そのことを理由に、当該商標が有する反社会性・反公益性を無視して、公序良俗に反するおそれがないと判断することは、到底、許されることではない。
したがって、原告の上記主張は、採用することができず、本願商標が公序良俗に反するおそれがあるか否かを進んで判断することとする。
２　「管理栄養士」の活動について
原告は、「管理栄養士」の活動範囲を知る者はそれほど多くはなく、その活動範囲が一般に宣伝広告され普及している特段の事情は認められず、一般の大多数の病院に当該診療科があることは知られていないと主張する。しかしながら、「管理栄養士」の社会的役割やその職務の内容等については、毎年多くの入学者を募集する大学･短期大学・専門学校を紹介した多数の書籍やホームページにおいて、将来取得できる国家資格の１つとして掲載されており（乙１ないし４）、また、病院職員の求人募集の広告や資格取得のための通信講座の広告でも、「管理栄養士」の資格が頻繁に掲載されている（乙５ないし９）。そのほか、一般の新聞記事においても、「管理栄養士」やその職務の内容が頻繁に紹介されている（乙１０ないし１４）。これらの事実からみて、「管理栄養士」の存在及びその活動内容は、一般に宣伝広告され広く普及しているものと認められる。さらに、ホームページを介して検索すると、千葉市立海浜病院、東京都済生会中央病院、市立宇和島病院（愛媛県宇和島市）、中電病院（広島市）、社会福祉法人多摩済生病院（東京都）及び有隣病院（東京都）において「食養科」を、松井病院（東京都）及び小野木医院（千葉県市原市）において「食養内科」を、それぞれ設置しており、このうち千葉市立海浜病院及び中電病院においては、当該「食養科」に「管理栄養士」を配置していることが認められる（乙１５～２１）。このことからみて、一般の病院において、通常の内科・外科というほど周知ではないとしても、「食養科」及び「食養内科」がある程度普及しているものと解するのが相当である。
したがって、原告の上記主張を採用することはできない。
３　原告による本願商標の使用について
原告が、「健康自然食品」を取り扱う業者の集まりであって、「特定非営利活動法人」の資格を得たものであること、その法人の「目的」である、「健全で伝統的な食生活を通して、健康で豊かな社会を望む者に対して、それら食材の生産される環境の保全を目的とし、正しい食の思想と実践の普及や情報の提供を行い、それらを通して国民の健康や環境の保全に寄与すること」に沿って事業を遂行するため、「管理食養士」を採択して商標出願し、権利確保を図ったものであることは、いずれも当事者間に争いがない。
しかしながら、原告及びその活動内容において、上記のように私的な利益の追求を目的としない面があるとしても、出願しようとする商標自体が公序良俗に反するおそれがある場合に、その登録が許されないことはいうまでもない。原告は、本願商標の登録が許されないと、第三者の自由無差別、無責任な使用を結果的に許すこととなり、公益的な非営利法人である原告の管理が及ばず、かえって、本件審決が指摘するように国家資格制度の秩序を乱し、社会公共の利益を害する結果を助長すると主張する。
しかしながら、栄養士法においては、「管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。」（同法１条２項）、「管理栄養士でなければ、管理栄養士又はこれに類似する名称を用いて第１条第２項に規定する業務を行ってはならない。」（同法６条２項）と規定されると同時に、その罰則についても規定（同法８条４項）されている。したがって、後記説示のとおり「管理栄養士」に類似する「管理食養士」の名称を使用することが、上記の規定に抵触するような場合には、原告であれ第三者であれ上記規定により規制されることになるから、原告に対し本願商標の登録を認めないとしても、原告が主張するような、国家資格制度の秩序を乱し社会公共の利益を害する結果を招来するものではないというべきである。したがって、原告の上記主張は採用することができない。
４　商標としての誤認のおそれ等について
(1)　国家資格である「管理栄養士」と本願商標の「管理食養士」とが類似するものであるか否かを検討する。
まず、「栄養」の語は、「広辞苑第５版」（株式会社岩波書店１９９８年１１月１１日発行、乙２８）に、「生物が外界から物質を摂取し代謝してエネルギーを得、またこれを同化して生長すること。また、その摂取する物質。」と記載されており、人間に関してみれば、外界から食物などを介してエネルギーや成長のための物質を人体に摂取することを意味するものとして、日常的に使用され、一般の国民の間でよく知られているものと認められる。


平成１３年（行ケ）第５１２号　審決取消請求事件（平成１４年５月２８日口頭弁論終結）
判　　　　　　　　決
原　　　　告　　　　　富士写真フイルム株式会社
訴訟代理人弁護士　　　宮　寺　利　幸
同　　　　弁理士　　　千　葉　剛　宏
被　　　　告　　　　　特許庁長官　太田信一郎
指定代理人　　　　　　藤　内　光　武
同　　　　　　　　　　菅　原　道　晴
同　　　　　　　　　　小　林　信　雄
同　　　　　　　　　　高　橋　泰　史
同　　　　　　　　　　宮　川　久　成
同　　　　　　　　　　伊　藤　三　男
主　　　　　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
特許庁が平成１１年審判第７５９７号事件について平成１３年９月２６日にした審決を取り消す。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，平成３年１月２１日，名称を「固体撮像素子を用いた撮像装置」とする発明につき特許出願をした（特願平３－５１８７号）が，平成１１年３月２６日，拒絶査定を受けたので，同年５月６日，これに対する不服の審判の請求をした。
特許庁は，同請求を平成１１年審判第７５９７号事件として審理した上，平成１３年９月２６日に「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同年１０月１５日，原告に送達された。
２　平成１３年１月３０日付け手続補正書により補正された明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項１の記載（以下「本願発明」という。）
ムービー動作とスチル動作を切り換えることが可能な固体撮像素子を用いた
撮像装置において，
撮像装置に含まれるシステム制御回路と電子シャッター制御回路を，スチル撮像時であることを示す信号がシステム制御回路に入力された時に，システム制御回路が，電子シャッター制御回路を，設定された電子シャッター速度
に応じて動作させるよう構成し，
前記電子シャッター制御回路は，前記固体撮像素子に対して，前記ムービー動作においては，画像に影響を与えないために，露光開始を指示する不要電荷の基板への掃き出しを水平ブランキング期間に行い，前記スチル動作においては，電子シャッター速度を正確に制御するために，露光開始を指示する不要電荷の基板への掃き出しを水平走査期間に行うことを特徴とする固体撮像素子を用いた撮像装置。
３　審決の理由
審決は，別添審決謄本写し記載のとおり，本願発明は，特開昭６３－２８１５８０号公報（甲２，以下「引用例１」という。）及び特開昭６４－４６３７９号公報（甲３，以下「引用例２」という。）記載の各発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないとした。
第３　原告主張の審決取消事由
審決は，本願発明と引用例１記載の発明との一致点の認定を誤り（取消事由１），相違点を看過し（取消事由２），相違点についての判断を誤った（取消事由３）結果，本願発明が，引用例１及び引用例２記載の各発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとの誤った結論に至ったものであるから，違法として取り消されるべきである。
１　取消事由１（一致点の認定の誤り）


(1)審決は，「引用例１に記載された発明は，レリーズスイッチＳＷ１を全押しすることにより第２接点Ｓ２がオンになり（スチルモード），システムコントローラ１１はこの接点信号を受けると（すなわち，スチル撮像時であることを示す信号が入力された時）タイミング発生器１０にシャッタ信号を与え，１フィールド期間ではなく所定時間Δｔだけ露光させるものであるから・・・引用例１に記載された発明のシステムコントローラは・・・本願発明のシステム制御回路に相当している」（審決謄本４頁対比（２））と認定した。しかし，引用例１において，「ＣＣＤカメラ部１」が露光主体であるとすると，前記所定時間Δｔだけ「ＣＣＤカメラ部１」を付勢して露光させるのは，前記「システムコントローラ１１」ではなく，「タイミング発生器１０」である。したがって，引用例１の「システムコントローラ１１」と「タイミング発生器１０」の果たす機能について，審決の上記認定は誤りである。また，審決は，引用例１に，「ＣＣＤカメラ部１」がフィールド電荷を掃き出し，所定時間Δｔだけ露光させるとの記載があると認定し（同２頁引用例（３））ながら，他方，「タイミング発生器１０」が所定時間Δｔだけ露光すると認定し（同４頁対比（２）），露光主体について，「ＣＣＤカメラ部１」あるいは「タイミング発生器１０」との食い違った認定をした上，後者の認定を前提として，上記「引用例１に記載された発明のシステムコントローラは・・・本願発明のシステム制御回路に相当している」との誤った認定に至ったものである。(2)審決は，「引用例１に記載された発明のタイミング発生器１０は・・・『固体撮像素子に対して，スチル動作においては，電子シャッター動作をなすようにする』点で本願発明の電子シャッター制御回路と差異がない」（審決謄本４頁昀終段落～５頁第１段落）と認定した。しかしながら，引用例１（甲２）の「システムコントローラ１１は，・・・タイミング発生器１０にシャッタ信号を与える。タイミング発生器１０は・・・電荷転送パルスのタイミングを制御して，該ＣＣＤカメラ部１を電子シャッタとして動作させる。即ち・・・所定時間Δｔだけ露光させる」（３頁右上欄）との記載によれば，引用例１では，「タイミング発生器１０」は，単に電荷転送パルスのタイミングを制御するものである。これに対し，本願発明においては，スチル撮像時に「電子シャッター制御回路」は，設定された電子シャッター速度に応じて動作するものであり，単に電荷転送パルスのタイミングを制御するものではない。したがって，引用例１の「タイミング発生器１０」は本願発明の「電子シャッター制御回路」と差異がないとする審決の上記認定は誤りである。
(3)審決は，「撮像装置に含まれるシステム制御回路と電子シャッター制御回路を，スチル撮像時であることを示す信号がシステム制御回路に入力された時に，システム制御回路が，電子シャッター制御回路を，電子シャッター動作させるよう構成し，前記電子シャッター制御回路は，前記固体撮像素子に対して，前記スチル動作においては，電子シャッター動作をなすようにする」（審決謄本５頁第２段落）構成において，本願発明と引用例１記載の発明とは，その構成が一致すると認定した。そうすると，審決は，「システム制御回路が，電子シャッター制御回路を，電子シャッター動作させる」と認定しながら，他方，「電子シャッター制御回路は，固体撮像素子に対して，スチル動作時に，電子シャッター動作させる」と認定しているのであるから，電子シャッター動作する主体について，「電子シャッター制御回路」あるいは「固体撮像素子」との食い違った認定をしたことになる。また，本願発明の電子シャッター動作は，不要電荷を基板に掃き出すことを必須の構成とする電子シャッター動作であるから，引用例１の高速駆動掃き出し動作とは，その内容が異なる。したがって，電子シャッター制御回路が電子シャッタ動作させるとの認定をした上，本願発明と引用例１記載の発明が，上記構成において一致するとした審決の認定は誤りである。
２　取消事由２（相違点の看過）
審決は，本願発明の「システム制御回路」を引用例１と対比し，相違点１として，「本願発明のシステム制御回路は，スチル撮像時であることを示す信号がシステム制御回路に入力された時に，『電子シャッター制御回路を，設定された電子シャッター速度に応じて』動作させるよう構成されているのに対し，引用例１に記載された発明は，『シャッタ信号が与えられたタイミング発生器がそれまでチャージされていたフィールド電荷を第２図（イ）に示すように掃き出し，所定時間Δｔだけ露光させる』との記載にとどまり，電子シャッター速度の設定については明記されていない点」（審決謄本５頁（相違点１））を認定するにとどまり，本願発明の「電子シャッター制御回路」と引用例１の「タイミング発生器」は，他の機能においても異なることを看過している。引用例１の「タイミング発生器」は，本願発明の「電子シャッター制御回路」とは異なり，電荷転送パルスのタイミングを制御するだけであって，所定時間Δｔだけ露光するものではなく，その露光動作は「ＣＣＤカメラ部１」で行われる。したがって，審決は，引用例１について，「シャッタ信号が与えられたタイミング発生器が・・・所定時間Δｔだけ露光させる」と誤って認定した結果，本願発明と引用例１記載の発明の上記相違点を看過したものである。
３　取消事由３（相違点についての判断の誤り）
(1)相違点１について
審決は，本願発明と引用例１記載の発明の相違点１として，上記２のとおり認定した上，同相違点について，「引用例１に記載された発明は，シャッタ信号を受けると所定時間Δｔ（第２図の記載からみて，Δｔは１フィールド期間よりも短いと認められる。）だけ露光させるものであるから・・・，所定時間Δｔの電子シャッタ速度が設定され，当該設定されたシャッタ速度に応じて電子シャッタを動作させるものと認められる」（審決謄本５頁昀終段落～６頁第１段落）とした。しかしながら，引用例１には，Δｔは，所定時間とあるだけであり，設定されたシャッタ速度に応じて電子シャッタ動作させるとの記載はない。引用例１の所定時間Δｔは，１フィールドよりも短く描出されていることから，当業者は，ユーザ側で設定される時間ではなく，設計上決定されている固定的な時間であると理解する。したがって，相違点１についての審決の判断は誤りである。
(2)相違点３について


ア　審決は，本願発明と引用例１記載の発明の相違点３として，「本願発明は，電子シャッター制御回路は，固体撮像素子に対して，スチル動作時においては，『電子シャッタ速度を正確に制御するために，露光開始を指示する不要電荷の基板への掃き出しを水平走査期間に行う』のに対し，引用例１に記載された発明は，この点について明記していない点」と認定した。そして，相違点３の「ａ．電子シャッタ速度を正確に制御する点」（以下「相違点３ａ」という。）について，「『垂直ブランキング期間内の任意の時刻に基板パルスＰｓをＮ型シリコン基板（４）に印加する』（注，引用例２〔甲３〕４頁左上欄）こととは，従来の問題の原因である掃き出しタイミングを水平ブランキング期間に限定せずに任意の時刻とすることであるから，本願明細書に記載の『電子シャッターを水平ブランキング期間と一致させることなしに任意のタイミングで基板電圧駆動回路２８を駆動し，フォトダイオードＰＤから不要電荷を掃き出す。』（第２３段落）ことと同義である」（審決謄本７頁第１段落）とした。確かに，引用例２の目的が，高速シャッター時に昀適な露光量を選ぶために，基板パルスを任意の時刻に制御することにあることは認めるが，引用例２の上記「任意の時刻」は，あくまでも垂直ブランキング期間の範囲内に限定されるものである。これに対し，本願発明は，垂直ブランキング期間を用いることを全く考慮することなく，水平走査期間に露光開始を指示する不要電荷の基板の掃き出しを行うことで「電子シャッター速度を正確に制御する」ものであり，目的が全く異なる。引用例２の「垂直ブランキング期間内の任意の時刻」と本願発明の「水平ブランキング期間と一致させることなしに」とは同義ではなく，しかも，引用例２は，水平ブランキング期間を使わないことを前提にして垂直ブランキング期間を用いて不要電荷を掃き出しする点において，本願発明と明らかに異なる。したがって，相違点３ａについて，「引用例２に記載された技術事項が露出時間ｔ２を連続的に任意に設定するようにしたことは，結局，正確に設定された５００μsecや２００μsec等のシャッタ速度を実現することに他ならないことは当業者に明らかである」（同７頁第２段落），「電子シャッタ速度を正確に制御するようにすることは，引用例２に記載された事項から当業者が容易に想到し得ることである」（同第３段落）とした審決の判断は誤りである。イ　審決は，相違点３の「ｂ．露光開始を指示する不要電荷の基板への掃き出しを水平走査期間に行う点」（以下「相違点３ｂ」という。）について，引用例２（甲３）に記載されている従来技術を，「１フィールド期間の任意の期間ｔ１の間（すなわち水平ブランキング期間と一致させることなく水平走査期間）に信号電荷を・・・基板部分に掃き出させると・・・再生画像が影響を受けることから・・・掃き出しを水平・垂直ブランキング期間に行うものである」（審決謄本７頁下から第２段落）と認定した上，「出力部からの読み出しと基板への掃き出しが同時に行われることがなく，再生画像への影響の心配がないスチル動作においては，掃き出しを水平・垂直ブランキング期間に限定する必要がないことは，当業者に明らかである。したがって・・・『露光開始を指示する不要電荷の基板への掃き出しを水平走査期間に行う』ことは・・・引用例２に記載された技術事項から当業者が容易になし得ることである」（同段落～８頁第１段落）と判断した。しかしながら，この引用例２記載の固体撮像装置は，水平ブランキング期間に基板パルスを印加する点及び垂直ブランキング期間に基板パルスを印加する点についての記載はあるものの，水平走査期間での基板への掃き出しは，その「従来技術」の項及び「発明が解決しようとする問題点」の項で明確に否定している。すなわち，引用例２には，「この固体撮像装置は・・・再生画面（１）上にコントラストの相違する部分，即ち明るい部分（２）と暗い部分（３）とが生ずるという不都合があった」（２頁左上欄～右上欄），「上述の問題点を解決するために・・・信号電荷を水平ブランキング期間内に半導体基板に掃き出させる様にした固体撮像装置を提案した。・・・しかしながら・・・結果的に不連続な可変シャッターしか実現されず」（２頁右上欄～左下欄）との記載があり，同記載からは，水平走査期間での基板への掃き出しを明確に否定していると解釈される。したがって，本願発明の「露光開始を指示する不要電荷の基板への掃き出しを水平走査期間に行う」との構成が，引用例２に記載された技術事項から当業者が容易になし得ることであるとの審決の判断は何ら根拠がなく，誤りである。
ウ　審決は，相違点３の「ｃ．引用例１に記載された発明に引用例２に記載された技術事項を適用することの可否」について，「引用例１に記載されたムービー動作とスチル動作とを切り換えることが可能な固体撮像素子を用いた撮像装置の発明において，当業者であれば，電子シャッター速度を正確に制御することを目的として引用例２の技術事項を適用することができないとはいえない」（審決謄本８頁第４段落）と判断した。しかしながら，引用例２は，上記のとおり，水平走査期間での基板への掃き出しを明確に否定したものであるから，引用例１のスチルビデオカメラに引用例２の固体撮像装置を当然に適用し得るものではない。さらに，引用例１（甲２）は，その技術内容を明確に示すものではなく，引用例としての価値はない。すなわち，引用例１の第２図（イ）のタイミング図では，昀左側の「１フィールド」と昀右側の「１フィールド」では矩形の長さが異なる点が明確ではなく，また，同図（イ）において，右側から二つの矩形で表される二つの「１フィールド」の間の長さと，左側から二つの矩形で表される「１フィールド」の間の長さとがなぜ異なるのかも不明である。また，右から二つの矩形で表される二つの「１フィールド」の間に，なぜ矢印がないのかも明らかでなく，３頁左下欄に「レリーズスイッチＳＷ１の全押しが終わると，接点Ｓ１のみがオンとなり，再びビデオモードになる」と記載され，第２図の昀下端の線図に対する図面中の説明にスチルモードからビデオモードに切り替わっているのに，第２図（ハ）のタイミング図では接点Ｓ２がオン状態となったままとなっているのかも明確でない。さらに，第２図（イ）のスチルモードのタイミングで，図面中，Δｔの区間が露光（期間）とされているが，図面中「露光」の左側の「掃き出し」と記載されている区間も露光期間に含まれるものであることから，第２図の内容自体に誤りがある。このように，引用例１は，本願発明に対する先行技術としての適格性を否定されるべきである。
第４　被告の反論
審決の認定判断は正当であり，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
１　取消事由１（一致点の認定の誤り）について


(1)引用例１（甲２）には，「システムコントローラ１１は，この接点信号を受けるとタイミング発生器１０にシャッタ信号を与える。タイミング発生器１０は，このシャッタ信号を受けるとＣＣＤカメラ部１に印加する電荷転送パルスのタイミングを制御して，該ＣＣＤカメラ部１を電子シャッタとして動作させる。即ち，それまでチャージされていたフィールド電荷を第２図（イ）に示すように掃き出し，所定時間Δｔだけ露光させる」（３頁右上欄）と記載されている。そして，審決の「システムコントローラ１１はこの接点信号を受けると・・・タイミング発生器１０にシャッタ信号を与え，１フィールド期間ではなく所定時間Δｔだけ露光させるものである」（審決謄本４頁対比（２））との記載は，「システムコントローラ１１はこの接点信号を受けると・・・タイミング発生器１０にシャッタ信号を与え，タイミング発生器１０は，シャッタ信号を受けると，ＣＣＤカメラ部１に対して，１フィールド期間ではなく所定時間Δｔだけ露光させるものである」の趣旨であることは明らかであるから，審決の認定に，原告主張の誤りはない。また，原告は，露光主体について，審決は「ＣＣＤカメラ部１」と「タイミング発生器１０」との食い違った認定をしたと主張する。しかしながら，審決は，引用例１には，「タイミング発生器１０は，・・・ＣＣＤカメラ部１を電子シャッタとして動作させる。即ち，・・・フィールド電荷を・・・掃き出し，所定時間Δｔだけ露光させる」と記載されているとし（審決謄本２頁引用例（３）），また，「タイミング発生器１０にシャッタ信号を与え，・・・所定時間Δｔだけ露光させる」（同４頁対比（２））としているのであって，原告の上記主張は，審決を正解しないものであり，失当である。
(2)審決は，引用例１の「タイミング発生器１０」は，ムービー動作及び「電子シャッター速度を正確に制御するために，露光開始を指示する不要電荷の基板への掃き出しを水平走査期間に行う」点は別として，「固体撮像素子に対して，スチル動作においては，電子シャッター動作をなすようにする」点で，本願発明の電子シャッター制御回路と差異がないとしており（審決謄本４頁昀終段落～５頁第１段落），ムービー動作及び「電子シャッター速度を正確に制御するために，露光開始を指示する不要電荷の基板への掃き出しを水平走査期間に行う」点を，相違点２，３として正しく抽出している。したがって，引用例１の「タイミング発生器１０」は本願発明の「電子シャッター制御回路」と差異がないとする審決の認定に誤りはない。
(3)審決は，「システムコントローラは，電子シャッター制御回路を『設定された電子シャッター速度に応じて』動作させる」（審決謄本４頁対比（２））と認定しているのであるから，「システム制御回路」は，「電子シャッタ制御回路」を「動作させる」ことを意味し，また，「タイミング発生器１０は・・・該ＣＣＤカメラ部１を所謂電子シャッタとして動作させる」（同４頁昀終段落）と認定しているのであるから，スチル動作において，ＣＣＤカメラ部（固体撮像素子）が，電子シャッターとして動作することを意味することは明らかである。そうすると，電子シャッター動作する主体は，ＣＣＤカメラ部（固体撮像素子）であることが明確であって，「電子シャッター制御回路」あるいは「固体撮像素子」との食い違った認定をしたものではない。また，原告は，本願発明の電子シャッター動作は，不要電荷を基板に掃き出す点で引用例１と異なる旨主張するが，審決は，不要電荷を基板に掃き出す点を，相違点２，３として正しく抽出している。
２　取消事由２（相違点の看過）について
原告は，引用例１の「タイミング発生器」は電荷転送パルスのタイミングを制御するだけであり，少なくとも，所定時間Δｔだけ露光するものではなく，その露光動作はＣＣＤカメラ部１で行われると主張するが，審決は，「所定時間Δｔだけ露光する」とはしておらず，「所定時間Δｔだけ露光させる」（審決謄本５頁（相違点１））としているのであるから，原告の上記主張は，審決の記載と異なり，失当である。
３　取消事由３（相違点についての判断の誤り）について
(1)相違点１について
引用例１記載の発明において，シャッタ信号を受け，「所定時間Δｔだけ露光させる」ためには，所定時間Δｔの電子シャッタ速度が何らかの形で設定されていると理解するのが，技術常識である。しかも，電子スチルカメラの技術分野において，撮影に適した露光時間を得るために，シャッタ速度を設定すること，あるいは，自動的に設定するようにすることは，引用例２（甲３）に，「これによって第３図に示すように基板パルスＰＳが印加された時刻から読み出しパルスＰ２(第３図Ｂ参照)までの間が露出時間ｔ２となり，所謂シャッタ速度が設定される」（３頁右下欄～４頁左上欄）と記載されているように，周知事項であるから，当業者は，引用例１の所定時間Δｔを，固定的なものではなく，撮影条件に応じて変化させられるものと理解する。
(2)相違点３について
ア　引用例２記載の発明は，高速シャッター時に昀適な露光量を選ぶために，基板パルスを任意に制御することを目的としている。そして，この目的を達成するために，任意の時刻に基板パルスを基板に印加することにより，露出時間ｔ２を連続的に任意に設定するようにしたものである。なお，垂直ブランキング期間に基板パルスを印加するのは，再生画像への基板パルスの影響を考慮したからであって，これを考慮しなければ，基板パルスの基板への印加時刻は，垂直ブランキング期間に限定されるものではない。そうすると，掃き出しタイミングを任意の時刻とすることにより，任意に設定されたシャッター速度を実現するという観点において，引用例２の「垂直ブランキング期間内の任意の時刻に基板パルスＰｓをＮ型シリコン基板（４）に印加する」ことと，本件明細書（甲４）の「電子シャッターを水平ブランキング期間と一致させることなしに任意のタイミングで基板電圧駆動回路２８を駆動し，フォトダイオードＰＤから不要電荷を掃き出す」（段落【００２３】）こととは同義であり，また，引用例２に記載された技術事項が，正確に設定されたシャッター速度を実現することにほかならないことは明らかであるから，審決の認定に原告主張の誤りはない。


イ　引用例２の固体撮像装置は，１フィールド期間の任意の期間ｔ１の間(すなわち水平ブランキング期間と一致させることなく水平走査期間)に信号電荷をＮ型シリコン基板部分に掃き出させると，出力部からの読み出しと基板への掃き出しが同時に行われることになって再生画像が影響を受けることから，再生画像への影響を避けるために，掃き出しを水平・垂直ブランキング期間に行うものである。そうすると，引用例２においては，「水平走査期間」での基板への掃き出しをいかなる場合にも否定しているのではなく，出力部から読み出される再生画像が基板への掃き出しにより影響を受ける場合，すなわち，出力部からの読み出しと基板への掃き出しが同時に行われる場合について，否定しているだけである。したがって，ムービー動作の場合においては，「水平走査期間」での基板への掃き出しを否定しているものの，スチル動作の場合までも否定するものではない。ウ　引用例２（甲３）が水平走査期間に不要電荷を掃き出す点について否定したものではないことは上記(3)のとおりあるから，引用例１のスチルビデオカメラに対して引用例２の固体撮像装置は当然に適用し得るものである。また，原告は，引用例１（甲２）は，引用例としての価値はないと主張し，第２図の昀下端の線図に対する図面中の説明で，スチルモードからビデオモードに切り替わっているのに，第２図（ハ）のタイミング図では接点Ｓ２がオン状態となったままとなっているのかが明確でないと主張するが，電子シャッタ動作及び録画に要する期間（掃き出し，露光期間及び２フィールド期間）は約１／３０秒である一方，オペレータが全押しし，それを終了するまでの期間（接点Ｓ２が立ち上がった状態の期間）は，人間の動作であるということを考えると，前記電子シャッタ動作及び録画に要する期間（掃き出し，露光期間及び２フィールド期間）である約１／３０秒よりも長くなることは明白であり，そうすると，録画が終わり，スチルモードが終了してビデオモードとなった後も，接点Ｓ２のオン状態が継続していることに，技術的な誤りはなく，引用例１の第２図において，発明の本質的な部分についての不備はない。また，原告が指摘している第２図の「昀左側と昀右側のフィールドを表す矩形の長さ」「１フィールドを表す矩形の間の長さ」「１フィールドを表す矩形の間の矢印の有無」等の部分は，引用例１に記載されている発明において，いわゆる補助的な記載部分であり，仮に，このような補助的記載部分の不備があったとしても，引用例１の第２図は，発明の内容が当業者に明確に理解し得る程度に記載されており，原告の上記主張は失当である。引用例１記載のスチルビデオカメラは，ビデオモードからスチルモードへの移行を問題としているのであって，スチルモードからビデオモードへの移行は，特に考慮されていないために，原告主張の点において，技術的に正確な記載となっていないと考えられる。しかしながら，第２図の昀下段に記載されたスチルモードがビデオモードになった時点で，第２図のタイミング図（ハ）のＳ２がオンのままであっても，レリーズスイッチの全押しによるシャッタ信号によって，結果的に，フィールド電荷を掃き出し，所定時間Δｔだけ露光させるという技術事項が不明確となることはない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（一致点の認定の誤り）について
(1)原告は，審決が，引用例１（甲２）の「システムコントローラ１１」と「タイミング発生器１０」の果たす機能について，認定を誤り，また，露光主体について，「ＣＣＤカメラ部１」あるいは「タイミング発生器１０」との食い違った認定をした上，後者の認定を前提として，「引用例１に記載された発明のシステムコントローラは・・・本願発明のシステム制御回路に相当している」との誤った認定に至ったものであると主張するので検討する。


審決は，「引用例１に記載された発明は，レリーズスイッチＳＷ１を全押しすることにより第２接点Ｓ２がオンになり（スチルモード），システムコントローラ１１はこの接点信号を受けると（すなわち，スチル撮像時であることを示す信号が入力された時）タイミング発生器１０にシャッタ信号を与え，１フィールド期間ではなく所定時間Δｔだけ露光させるものであるから・・・引用例１に記載された発明のシステムコントローラは，電子シャッター制御回路を『設定された電子シャッター速度に応じて』動作させるようにする点は別として，本願発明のシステム制御回路に相当している」（審決謄本４頁対比（２））とし，引用例１において，スチル撮像時であることを示す信号が入力された時「タイミング発生器１０」にシャッタ信号を与え，露光させることを根拠とし，本願発明の「設定された電子シャッター速度に応じて」動作させるようにする点を別として，引用例１の「システムコントローラ」は本願発明の「システム制御回路」に相当していると認定した。本件明細書の特許請求の範囲には，「システム制御回路」について，「スチル撮像時であることを示す信号がシステム制御回路に入力された時に，システム制御回路が，電子シャッター制御回路を，設定された電子シャッター速度に応じて動作させる」と記載されており，引用例１のシステムコントローラは，スチル撮像時であることを示す信号が入力された時に，次の回路に所定の動作をさせる点で，本願発明のシステム制御回路と共通しているのであるから，引用例１のシステムコントローラは本願発明のシステム制御回路に相当しているとした審決の認定に誤りはない。原告は，審決においては，電荷の掃き出しと露光の主体が「ＣＣＤカメラ部１」あるいは「タイミング発生器１０」と食い違った認定がされているとも主張するが，本件明細書の特許請求の範囲にも，「電荷の掃き出しと露光の主体」との記載はなく，引用例１における電荷の掃き出しと露光の主体の認定は，審決の上記認定を何ら左右するものではないから，原告の上記主張は失当である。(2)原告は，引用例１の「タイミング発生器１０」は，単に電荷転送パルスのタイミングを制御するものであるのに対し，本願発明の「電子シャッター制御回路」は，スチル撮像時において，設定された電子シャッター速度に応じて動作するものであり，単に電荷転送パルスのタイミングを制御するものではないから，引用例１の「タイミング発生器１０」は本願発明の「電子シャッター制御回路」と差異がないとする審決の認定は誤りであると主張する。しかしながら，審決は，固体撮像素子に対して，スチル動作においては，電子シャッター動作をするようにした点で，引用例１の「タイミング発生器１０」は本願発明の「電子シャッター制御回路」と差異がないとしているのであり，設定された電子シャッター速度に応じて動作する点については，相違点１として挙げているところである。したがって，原告の上記主張は，審決を正解しないものであり，失当である。(3)原告は，審決は，電子シャッター動作する主体について，「電子シャッター制御回路」あるいは「固体撮像素子」との食い違った認定をし，また，本願発明の電子シャッター動作は，不要電荷を基板に掃き出すことを必須の構成とする電子シャッター動作であるから，引用例１の高速駆動掃き出し動作とは，その内容が異なるのに，本願発明と引用例１記載の発明が，「撮像装置に含まれるシステム制御回路と電子シャッター制御回路を，スチル撮像時であることを示す信号がシステム制御回路に入力された時に，システム制御回路が，電子シャッター制御回路を，電子シャッター動作させるように構成し，前記電子シャッター制御回路は，前記固体撮像素子に対して，前記スチル動作においては，電子シャッター動作をなすようにする」（審決謄本５頁第２段落）構成において一致するとした審決の認定は誤りであると主張する。しかしながら，審決は，上記のとおり，「システム制御回路が，電子シャッター制御回路を，電子シャッター動作させる」，「電子シャッター制御回路は，前記固体撮像素子に対して，前記スチル動作においては，電子シャッター動作をなすようにする」としているのであり，電子シャッター動作する主体が「電子シャッター制御回路」と「固体撮像素子」の二つと記載しているのものではない。審決が，「電子シャッター動作」という表現を２箇所について用いているとしても，「システム制御回路」の制御動作の対象を「電子シャッター制御回路」と明記し，「電子シャッター制御回路」の制御動作の対象を「固体撮像素子」と明記しているのであるから，電子シャッター動作する主体をＣＣＤカメラ部（固体撮像素子）としていることは明らかである。また，不要電荷を基板に掃き出す点については，審決は相違点として認定しているところであるから，審決の一致点の認定が誤りであるということはできない。
(4)以上のとおり，原告の取消事由１の主張は理由がない。
２　取消事由２（相違点の看過）について
原告は，引用例１（甲２）の「タイミング発生器」は，本願発明の「電子シャッター制御回路」とは異なり，電荷転送パルスのタイミングを制御するだけであって，所定時間Δｔだけ露光するものではなく，その露光動作は「ＣＣＤカメラ部１」で行われるのに，審決は，引用例１について，「シャッタ信号が与えられたタイミング発生器が・・・所定時間Δｔだけ露光させる」と誤って認定した結果，本願発明と引用例１記載の発明の相違点を看過したものであると主張する。しかし，引用例１には，露光動作について，「タイミング発生器１０は，このシャッタ信号を受けると・・・それまでチャージされていたフィールド電荷を第２図（イ）に示すように掃き出し，所定時間Δｔだけ露光させる」（３頁右上欄）と記載されているから，審決の引用例１に係る上記認定は，同記載と一致するものであり，これと異なる認定をすべき理由はうかがわれないから，誤りであるということはできない。したがって，原告の取消事由２の主張は理由がない。３　取消事由３（相違点についての判断の誤り）について
(1)相違点１について


原告は，引用例１（甲２）には，Δｔは，所定時間とあるだけであり，設定されたシャッタ速度に応じて電子シャッタ動作させるとの記載はなく，引用例１の所定時間Δｔは，１フィールドよりも短く描出されていることから，当業者は，ユーザ側で設定される時間ではなく，設計上決定されている固定的な時間であると理解するから，本願発明と引用例１記載の発明の相違点１について，「引用例１に記載された発明は，シャッタ信号を受けると所定時間Δｔ（第２図の記載からみて，Δｔは１フィールド期間よりも短いと認められる。）だけ露光させるものであるから・・・，所定時間Δｔの電子シャッタ速度が設定され，当該設定されたシャッタ速度に応じて電子シャッタを動作させるものと認められる」（審決謄本５頁昀終段落～６頁第１段落）とした審決の判断は誤りであると主張する。引用例１（甲２）には，「タイミング発生器１０は，このシャッタ信号を受けると・・・それまでチャージされていたフィールド電荷を第２図（イ）に示すように掃き出し，所定時間Δｔだけ露光させる」（３頁右上欄）との記載があり，同記載によれば，引用例１記載の発明においては，所定時間Δｔだけ露光させていることが明らかである。そして，引用例２（甲３）に「これによって第３図に示すように基板パルスＰＳが印加された時刻から読み出しパルス・・・までの間が露出時間ｔ２となり，所謂シャッタ速度が設定される」（３頁右下欄～４頁左上欄）記載されるように，露出時間によってシャッタ速度の設定をすることは周知であるから，引用例１の露光時間Δｔをシャッター速度に対応させ，露光時間Δｔの設定をシャッター速度の設定に対応させる技術事項が開示されているということができる。したがって，相違点１についての審決の上記判断に誤りはない。また，原告は，引用例１の所定時間Δｔは，１フィールドよりも短く描出されていることから，当業者は，ユーザ側で設定される時間ではなく，設計上決定されている固定的な時間であると理解するとも主張するが，本件明細書の特許請求の範囲には，「ユーザー側で設定」との記載はないから，引用例１のΔｔがユーザー側で設定されるか否かは相違点１についての上記判断を左右しない。
(2)相違点３について
ア　原告は，引用例２（甲３）の「垂直ブランキング期間内の任意の時刻」と本願発明の「水平ブランキング期間と一致させることなしに」とは同義ではなく，しかも，引用例２は，水平ブランキング期間を使わないことを前提にして垂直ブランキング期間を用いて不要電荷を掃き出しする点において，本願発明と明らかに異なるから，相違点３ａについて，「引用例２に記載された技術事項が露出時間ｔ２を連続的に任意に設定するようにしたことは，結局，正確に設定された５００μsecや２００μsec等のシャッタ速度を実現することに他ならないことは当業者に明らかである」（審決謄本７頁第２段落），「引用例２に記載された事項から当業者が容易に想到し得ることである」（同第３段落）とした審決の判断は誤りであると主張する。しかしながら，審決の「上記（注，引用例２）『水平ブランキング期間に基板パルスを印加する場合』とは，本願明細書（注，本件明細書）の第１２段落に記載の『不要電荷を（中略）掃き出すタイミングが従来のものは水平ブランキング期間に行うようにしている』ことと同義であり」（同第１段落）との記載は，同項表題の「電子シャッタ速度を正確に制御する点について」記載したものであり，引用例２記載の発明の目的が，高速シャッター時に昀適な露光量を選ぶために，基板パルスを任意の時刻に制御することにあることは原告の自認するところであり，引用例２記載の発明が正確に設定されたシャッタ速度を実現するものであるということができる。そうすると，「上記（注，引用例２）『水平ブランキング期間に基板パルスを印加する場合』とは，本願明細書の第１２段落に記載の『不要電荷を（中略）掃き出すタイミングが従来のものは水平ブランキング期間に行うようにしている』ことと同義であり・・・さらに，上記（注，引用例２）『垂直ブランキング期間内の任意の時刻に基板パルスＰＳをＮ型シリコン基板（４）に印加する』こととは，従来の問題の原因である掃き出しタイミングを水平ブランキング期間に限定せずに任意の時刻とすることであるから，本願明細書に記載の『電子シャッターを水平ブランキング期間と一致させることなしに任意のタイミングで基板電圧駆動回路２８を駆動し，フォトダイオードＰＤから不要電荷を掃き出す。』（第２３段落）ことと同義である」（同第１段落）との審決の認定が誤りであるということはできず，相違点３ａについての「電子シャッタ速度を正確に制御するようにすることは，引用例２に記載された事項から当業者が容易に想到し得ることである」（同第３段落）との審決の判断が誤りであるということもできない。


イ　原告は，引用例２（甲３）記載の固体撮像装置は，水平ブランキング期間に基板パルスを印加する点及び垂直ブランキング期間に基板パルスを印加する点についての記載はあるものの，水平走査期間での基板への掃き出しは，その「従来技術」の項及び「発明が解決しようとする問題点」の項で明確に否定しているから，本願発明の「露光開始を指示する不要電荷の基板への掃き出しを水平走査期間に行う」との構成が，引用例２に記載された技術事項から当業者が容易になし得ることであるとの審決の判断は誤りであると主張する。しかし，引用例２には，「［従来の技術］・・・この固体撮像装置は・・・１フィールド期間の任意の期間ｔ１の間，Ｎ型シリコン基板部分に例えば直流電圧３０［Ｖ］を印加し，この期間ｔ１の間，受光部の信号電荷蓄積領域に生ずる信号電荷をすべてＮ型シリコン基板部分に掃き出させ，１フィールド期間の残りの期間ｔ２の間，Ｎ型シリコン基板部分に例えば直流電圧１０［Ｖ］を印加し，この期間ｔ２の間に受光部の信号電荷蓄積領域に信号電荷を蓄積し，この信号電荷を読み出しパルスＰ１に続く読み出しパルスＰ２によって読み出そうとするものであり，斯る固体撮像装置によれば，Ｎ型シリコン基板部分に３０［Ｖ］の直流電圧を印加する期間ｔ１を可変制御することによって露出時間ｔ２の制御を行うことが可能となる。しかし，斯る固体撮像装置においては，第５図に示す様に，再生画面（１）上にコントラストの相違する部分，即ち明るい部分（２）と暗い部分（３）とが生ずるという不都合があった」（１頁右下欄～２頁右上欄）との記載があり，同記載によれば，引用例２には，従来技術ではあるが，「１フィールド期間の任意の期間ｔ１の間・・・信号電荷をすべてＮ型シリコン基板部分に掃き出させ」ることが示されており，この期間ｔ１は，引用例２の第４図Ｂに示されるように，「１フィールド期間の任意の期間」であり，水平走査期間を含むものということができる。そうすると，水平走査期間に信号電荷を基板部分に掃き出させることは引用例２に示されているということができるから，審決がいうように，本願発明の「露光開始を指示する不要電荷の基板への掃き出しを水平走査期間に行う」との構成が，引用例２に記載された技術事項から当業者が容易に想到し得るものということができる。原告は，上記技術は引用例２の従来技術であり，その「従来技術」の項及び「発明が解決しようとする問題点」の項で明確に否定されていると主張するが，引用刊行物に記載された技術がその引用刊行物における従来技術であること自体は，その従来技術を引用発明として用いることを妨げるものではなく，また，本件において，引用例２に従来技術として記載された「１フィールド期間の任意の期間」に信号電荷を基板部分に掃き出させる技術の適用を妨げる理由も見いだせない。したがって，相違点３ｂについての審決の判断が誤りであるということはできない。
ウ　原告は，引用例２は，水平走査期間での基板への掃き出しを明確に否定したものであるから，引用例１のスチルビデオカメラに引用例２の固体撮像装置を当然に適用し得るものではないと主張する。しかし，引用例２の「１フィールド期間の任意の期間」は水平走査期間を含むものということができ，水平走査期間に信号電荷を基板部分に掃き出させることは引用例２に示されているということができることは上記イのとおりであるから，原告の上記主張は前提において失当である。また，原告は，引用例１は，記載に不備があることを理由に，本願発明に対する先行技術としての適格性を否定されるべきであると主張する。すなわち，原告は，引用例１の第２図について，「１フィールド」の矩形の長さが異なる点，二つの「１フィールド」の間の長さが異なる点，二つの「１フィールド」の間に矢印の有無がある点，スチルモードからビデオモードに切り替わっているのに第２図（ハ）のタイミング図では，接点Ｓ２がオン状態となっている点，Δｔの区間が露光（期間）とされている点を挙げ，引用例１自体その技術内容を明確に示すものではないと主張する。しかし，スチルモードからビデオモードに切り替わっているのに第２図（ハ）のタイミング図では接点Ｓ２がオン状態となっている点については，引用例１には具体的な説明がされていないが，オペレータがレリーズスイッチＳＷ１を全押しし，それを終了するまでの接点Ｓ２がオン状態の期間は，人間の動作によるものであり，電子シャッタ動作及び録画に要する期間よりも長くなることが考えられ，ビデオモードとなった後も，接点Ｓ２のオン状態が継続していると理解することも可能である。また，仮に，原告の指摘する点において誤りであるとしても，単なる誤記ともいうべきものであり，審決が引用例２から認定した技術内容を左右するものではなく，審決の上記判断に影響を及ぼすものということはできず，原告の上記主張も採用することができない。
(3)したがって，原告の取消事由３の主張も理由がない。４　以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，他に審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。
よって，原告の請求は理由がないから棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第１３民事部
裁判長裁判官    　篠　　原　　勝　　美
裁判官    　岡　　本　　　　　岳
裁判官    　長　　沢　　幸　　男


平成１７年(行ケ)第１０６８９号審決取消請求事件(以下「第１事件」という。)平成１７年(行ケ)第１０６９０号審決取消請求事件(以下「第２事件」という。)
平成１８年１０月１２日口頭弁論終結
判決
第１事件原告・第２事件被告日亜化学工業株式会社
（以下「原告」という。）
訴訟代理人弁理士豊栖   康司
同豊栖康弘
第１事件被告・第２事件原告三菱   化学株   式会社(以下「被告三菱化学」という。)
第１事件被告・第２事件原告化成   オプト   ニクス株式会社
(以下｢被告化成オプトニクス｣という｡)
上記両名（以下「被告ら」
という。）訴訟代理人弁護士大野   聖二
同訴訟代理人弁理士片山   健一
主文
１特許庁が無効２００４－８００２１号事件について平成１７年８月９日にした審決中，「特許第３４８４７７４号の請求項７に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」との部分を取り消す。
２被告らの請求を棄却する。
３訴訟費用は被告らの負担とする。
事実及び理由
第１請求
(1)第１事件
主文第１項と同旨
(2)第２事件
特許庁が無効２００４－８００２１号事件について平成１７年８月９日にした審決中，「特許第３４８４７７４号の請求項１ないし６，８に係る発明についての特許を無効とする。」との部分を取り消す。
第２当事者間に争いのない事実
１手続の経緯
被告らは，発明の名称を「アルミン酸塩蛍光体」とする特許第３４８４７７４号の特許（平成６年８月１７日出願，平成１５年１０月２４日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は８である。）の特許権者である。原告は，平成１６年４月２０日，本件特許を無効とすることについて審判を請求し，同請求は，無効２００４－８００２１号事件として特許庁に係属した。その審理の過程において，被告らは，平成１６年７月１６日，本件特許に係る明細書（以下「本件明細書」という。）を訂正する請求をし，同年１２月３日，同訂正請求を補正する手続補正をした（以下，この補正後の訂正請求に係る訂正を「本件訂正」といい，本件訂正後の本件明細書及び図面（甲３５の３〔乙１２も同じ。以下，甲３５の３のみを摘示する。〕）を「訂正明細書」という。）。特許庁は，審理の結果，平成１７年８月９日，「訂正を認める。特許第３４８４７７４号の請求項１ないし６，８に係る発明についての特許を無効とする。特許第３４８４７７４号の請求項７に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」との審決（以下，単に「審決」という。）をし，同年８月１９日，その謄本を原告及び被告らにそれぞれ送達した。原告は，審決中，「特許第３４８４７７４号の請求項７に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」との部分の取消を求めて，審決取消訴訟を提起し（第１事件），被告らは，審決中，「特許第３４８４７７４号の請求項１ないし６，８に係る発明についての特許を無効とする。」との部分の取消を求めて，審決取消訴訟を提起した（第２事件）。
２特許請求の範囲
訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１ないし８の各記載は，次のとおりである（以下，請求項１ないし８に係る各発明を請求項に対応してそれぞれ「本件発明１」などといい，これらをまとめて「本件発明」という。）。「【請求項１】Ｂａ，Ｓｒ及びＣａから成る群より選択される少なくとも一種の元素，Ｅｕ，Ｍｇ及び／又はＺｎ，必要に応じてＭｎ，並びにＡｌを含有するアルミン酸塩蛍光体であって，Ｂａを含み，Ｘ線照射試験における発光強度の維持率が９２％以上であり，且つＣｕＫα特性Ｘ線を入射した際に得１られる粉末Ｘ線回折パターンにおいて，ミラー指数００８の位置にミラー指数１１０の回折ピークと独立したピークを有さない結晶質無機化合物を含有することを特徴とするアルミン酸塩蛍光体。
【請求項２】該結晶質無機化合物が，一般式【数１】（Ｍ，Ｅｕ）Ｏ・
１１－ｘｘ
ａ（Ｍ，Ｍｎ）Ｏ・（５．５－０．５ａ）Ａｌ   Ｏ（式中，ＭはＢａ，２１
１－ｙｙ２   ３
Ｓｒ及びＣａから成る群より選択される少なくとも一種の元素を表し，Ｍは２Ｍｇ及び／又はＺｎを表し，ａは０＜ａ≦２の実数を表し，ｘ及びｙはそれぞれ０＜ｘ＜１，０≦ｙ＜１の実数を表す）で表されるアルミン酸塩蛍光体であることを特徴とする請求項１に記載のアルミン酸塩蛍光体。【請求項３】ｘ及びｙが，それぞれ【数２】０．１≦ｘ≦０．５０≦ｙ≦０．２であることを特徴とする請求項２に記載のアルミン酸塩蛍光体。【請求項４】ａが，【数３】１≦ａ≦２の実数であることを特徴とする請求項２又は３に記載のアルミン酸塩蛍光体。
【請求項５】ｘが，【数４】０．１≦ｘ≦０．１５である場合，Ｍの元素の１構成比が【数５】０．２≦Ｓｒ／（Ｂａ＋Ｓｒ＋Ｃａ＋Ｅｕ）＜１を満足するものであることを特徴とする請求項３又は４に記載のアルミン酸塩蛍光体。【請求項６】ｙ＝０であることを特徴とする請求項２乃至５に記載のアルミン酸塩蛍光体。
【請求項７】該結晶質無機化合物の単相からなることを特徴とする請求項１乃至６に記載のアルミン酸塩蛍光体。
【請求項８】Ｘ線照射試験における発光強度の維持率が９２％以上であることを特徴とする請求項１乃至７に記載のアルミン酸塩蛍光体。」
３審決の理由


別紙審決書の写しのとおりである。要するに，下記(1)の理由により，本件発明１～６，８は，特許法２９条１項３号に違反して特許されたものであるから無効とすべきであるが，下記(2)の理由により，本件発明７は，原告の主張及び証拠方法によっては無効とすることはできない，としたものである。(1)本件発明１～６，８は，特公昭５２－２２８３６号公報（以下「引用例」という。甲４〔審決における「甲４」〕）に記載された発明（以下「引用発明」という。）と同一である。
なお，審決は，上記判断をするに当たり，①原告は引用例の実施例９を真正に追試したものというべきであるから，原告の追試により製造されたＳ２蛍光体は，引用例の実施例９に記載された発光材料であり，②原告の追試により製造されたＳ２蛍光体は，「ミラー指数００８の位置にミラー指数１１０の回折ピークと独立したピークを有さない」ものであり，かつ，「Ｘ線照射試験における発光強度の維持率が９２％以上である」ものと認められる，と認定判断した。
(2)ア本件発明７は，特開平３－２２９６号公報（甲３〔審決における「甲３」〕）に記載された発明と同一ではない（以下「理由(2)ア」という。）。イ本件発明７は，引用発明及び特開平３－１０６９８８号公報（甲５〔審決における「甲５」〕）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない（以下「理由(2)イ」という。）。ウ本件発明７は蛍光体の発明であるところ，どのような蛍光体であるかについては，特許請求の範囲の請求項７に記載されるとおりであって，当該蛍光体を構成する元素，性状等，これを特定する構成は記載されているのであるから，当該蛍光体が不明確であるとすることはできず，また，訂正明細書の段落【００２４】～【００３５】に，具体的に実施例として製造方法も記載されているから，訂正明細書には本件発明を容易に実施しうる程度に十分に記載されていると認められ，したがって，訂正明細書の記載は特許法３６条４項に規定する要件を満たしている（以下「理由(2)ウ」という。）。
なお，本件特許は平成６年８月１７日に出願されたものであるから，審決にいう特許法３６条４項とは，平成６年法律第１１６号による改正前の特許法におけるものと解され（以下，本判決における上記規定についても，同様である。），また，審決書２６頁３０行～３８行において用いられている「特許明細書」，「本件特許明細書」，「本件明細書」との各用語は，いずれも訂正明細書をいうものと解される。
第３第１事件についての当事者の主張
１原告主張の取消事由の要点
審決は，本件発明７につき，進歩性の判断（理由(2)イ）及び実施可能要件の判断（理由(2)ウ）を誤ったものであるから，審決中，「特許第３４８４７７４号の請求項７に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」との部分は，違法として，取り消されるべきである。なお，新規性の判断（理由(2)ア）については争わない。
(1)取消事由１（本件発明７についての進歩性の判断の誤り）審決は，「甲第４号証及び甲第５号証（判決注：引用例及び甲５）のいずれにも，本件発明７の構成要件である『Ｘ線照射試験における発光強度の維持率が９２％以上であり，且つＣｕＫα特性Ｘ線を入射した際に得られる粉１末Ｘ線回折パターンにおいて，ミラー指数００８の位置にミラー指数１１０の回折ピークと独立したピークを有さず，かつ，該結晶無機化合物の単相からなる』という点については記載も示唆もされていない。そして，これを構成要件として有すことにより，本件発明７の蛍光体は，発光強度の低下が少ない，という本件特許明細書段落【０００７】に記載されるような課題を解決し，当業者の予測の範囲外の効果を奏するものと認められる。したがって，本件発明７は，甲第４号証及び甲第５号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。」（審決書２６頁８行～１８行）と認定判断したが，以下のとおり，誤りである。
ア構成の容易性について
(ア)「Ｘ線照射試験における発光強度の維持率が９２％以上であり，且つＣｕＫα特性Ｘ線を入射した際に得られる粉末Ｘ線回折パターンにお１いて，ミラー指数００８の位置にミラー指数１１０の回折ピークと独立したピークを有さない」との構成は，請求項７が引用する請求項１に係る発明（本件発明１）の構成であり，これらが引用例に記載されていることは，審決が認定判断したとおりであり（審決書２４頁１９行～２０行），審決の上記認定判断に被告ら主張の誤りがないことは，後記第４，２のとおりである。
(イ)「該結晶無機化合物の単相からなる」点は，引用例及び甲５に明示的には記載されていない。
しかし，一般に，蛍光体の製造においては純度を高めて高品質なものを得ようと当業者は努めるはずであり，また，甲２１（蛍光体同学会編「蛍光体ハンドブック」株式会社オーム社昭和６２年１２月２５日発行，１６６頁）にも記載されているように，不純物を含むと特性が悪化するので，不純物を極力排除するよう努めて不純物相を含まない「単相」とすべきことは，本件特許の出願当時，周知であった。
訂正明細書には「単相」について説明する記載がないが，仮に被告らが主張するように，「単相」を「単一の相」，すなわち「不純物相を含まない相」であるとすれば，引用例に実施例９として記載された発光材料を「単相」とすることは，当業者が容易に想到することができたものというべきである。
(ウ)①被告らは，「不純物元素」と「不純物相」とを区別し，不純物元素が含まれていても，単相を形成する場合もある，「単相」は「不純物相」を含まないが「不純物」を含むことはあるなどと主張する。しかし，そのような解釈は訂正明細書から導き出せない。訂正明細書には「不純物」との記載があるが，「不純物相」との記載はないから，被告らの主張は「単相」の説明となり得ない。
②被告らは，乙１（蛍光体同学会編「蛍光体ハンドブック」株式会社オーム社昭和６２年１２月２５日発行，２６８頁～２６９頁）を挙げ，原料を精製して不純物を取り除くことと，得られる蛍光体を不純物相を含まない「単相」とすることとは，全く次元の異なる事項である旨主張する。
しかし，不純物元素が結晶格子に取り込まれずに不純物相を形成する場合，得られる蛍光体を不純物相を含まない「単相」とすることはできないから，被告らの主張は誤りである。


③被告らは，甲２１における単相を得る手段が原料の精製を行う程度であるのに対し，本件発明７はこれと異なり，強還元性雰囲気中で焼成することにより不純物相の生成を抑止して「単相」の蛍光体を得るものであって，後者は，本件特許の出願当時，当業者が通常行う手法ではなかった旨主張する。
しかし，強還元性雰囲気中での焼成については，訂正明細書の特許請求の範囲の請求項７に何ら特定されていない。被告らの主張は，特許請求の範囲の記載に基づかないものであり，失当である。
イ作用効果について
(ア)審決は，本件発明７が「発光強度の低下が少ない，という本件特許明細書段落【０００７】に記載されるような課題を解決し，当業者の予測の範囲外の効果を奏する」というが，当該効果は「Ｘ線照射試験における発光強度の維持率が９２％以上であり，且つＣｕＫα特性Ｘ線を入１射した際に得られる粉末Ｘ線回折パターンにおいて，ミラー指数００８の位置にミラー指数１１０の回折ピークと独立したピークを有さない」という，本件発明に共通する構成に基づく作用効果にすぎず，「単相」という本件発明７に固有の構成によって生じる特有の作用効果は，訂正明細書から読み取ることができない。
本件発明７と引用発明との相違は，「単相」との構成の有無以外にはなく，当該相違によって生じる本件発明７に特有の作用効果が訂正明細書に開示も示唆もされない以上，本件発明７の進歩性は否定されるべきである。
審決は，本件発明７を限定する「単相」との構成による作用効果の認定を誤ったものであり，取り消されるべきである。
(イ)①被告らは，訂正明細書の段落【０００７】に記載された「特定のアルミン酸蛍光体」が不純物相を含まない「単相」の蛍光体を意味する旨主張するが，「特定の」との文言に依拠して「単相」の意味を包含させようとする被告らの主張には根拠がない。
②被告らは，本件発明７の作用効果に関し，訂正明細書の段落【００１２】及び【０００２】の各記載を挙げるが，これらを検討しても，「単相」との構成が具体的に発光強度や発光スペクトル分布に関する作用効果とどのように関係するのか明らかでなく，被告ら主張には根拠がない。
「単相」との文言は，訂正明細書の特許請求の範囲の請求項７にしか記載されていない以上，その作用効果は，本件特許の出願時において，当業者に自明な範囲でしか解釈し得ないものというべきである。(2)取消事由２（本件発明７についての実施可能要件の判断の誤り）審決の理由(2)ウは，以下のとおり，誤りである。
ア訂正明細書（甲３５の３）には「単相」の蛍光体についての記載がないから，本件発明７における「単相」の意味は不明瞭であり，また，「単相」と限定したことによる作用効果も明らかでない。
(ア)被告らは，訂正明細書には「単相」が「不純物相を含まない相」であることを当業者が認識し得るに十分な記載がなされていると主張し，同明細書の段落【００１２】，【００１５】，【００２７】の各記載を挙げるが，いずれもそのように解釈する根拠とはならない。①訂正明細書の段落【００１２】には，蛍光体の構成元素がどのような場合に各構成元素の濃度がどの範囲であれば「単相」となるのかは，開示されていない。
②訂正明細書の段落【００１５】の記載によれば，発光に悪影響を殆ど及ぼさない透明な不純物が蛍光体中に混在している場合と，このような不純物を含んでいない場合とを比べると，蛍光体の発光特性はほとんど差がないことになるから，この場合は「単相」であることによって生じる作用効果はほとんどないということになる。③被告らは，訂正明細書の段落【００２７】の記載から当業者が「単一の相」のみを含むことを認識する旨主張するが，空間群や格子定数が単一であることは訂正明細書に記載されていない。
(イ)①被告らは，訂正明細書に「単相」が「不純物相を含まない相」であることを当業者が認識し得るに十分な記載がなされているとの主張の根拠として，訂正明細書の「表３」（段落【００４３】の【表９】～【００４６】の【表１２】）をも挙げるが，訂正明細書には「表３」について説明する記載がなく，これが本件発明７に関するものであるということはできない。
②甲２４（被告三菱化学従業員作成の「Ｘ線回折チャート」説明図〔審決における「乙４」〕）及び甲２５（被告化成オプトニクス従業員作成の平成１６年７月１３日付け「実験成績証明書」〔審決における「乙２」〕）によれば，被告らは，回折角度２θが３７．７度の位置に存在するピークをＡｌＯ相と同定している。また，訂正明細書２３の段落【００１５】ではＡｌＯを不純物としている。２３上記の点を前提に訂正明細書の「表３」を検討すると，これには３７．７度のピークが示されているから，不純物相を含んでおり，「単相」ではないことになる。
なお，この点につき，被告らは，３７．７度のピークは本件発明７の蛍光体が本来持つ回折ピークであり，これがたまたまＡｌＯ相が２３持つ回折角度２θと一致しているにすぎないと主張するが，審判手続の段階での主張（甲２４，２５）を翻すものであって，禁反言の法理により認められない。
③本件発明は「ミラー指数００８の位置にミラー指数１１０の回折ピークと独立したピークを有さない」ものであるところ，「表３」の蛍光体は，回折角度２θが３１．６度の位置（ミラー指数００８の位置に相当する。）にピークの存在が示されているから，本件発明に該当しない。
④訂正明細書の「表３」と，被告らが本件発明７のＸ線回折パターンである旨主張する乙２（第１回弁論準備手続における被告らの技術説明資料）に示されるパターンとを対比すると，２θが６０～６５度の範囲におけるピーク数が，前者は７個，後者は３個であり，一致しない。
⑤被告らは「表３」が粉末Ｘ線回折パターンを測定した実測値ではなく，リートベルト解析により求めた解析値すなわち計算値であることを認めているところ，リートベルト解析によって「単相」を確認するには，計算値すなわち理論値として得られたＸ線回折ピークの値と，実際に作製した蛍光体のＸ線回折ピークを測定して得られる実測値とを対比して，両者が一致していることを確認し，結晶構造を同定して「単相」であるかどうかを判断することが必要である。しかるに，訂正明細書には，実測値が開示されず，計算値であることの説明もないから，訂正明細書に開示された蛍光体が「単相」であることを当業者が客観的に判断することはできない。


また，段落【００１４】は，「表１又は表２」に示す原子座標位置を占有すると解析される旨の記載を有するにとどまり，実施例１で得られた蛍光体を解析したものが「表３」であることや，当該蛍光体が「単相」であることを説明するものではない。
被告らは，乙１３の１～４（被告らによるリートベルト解析結果）を示し，訂正明細書の「表３」が実験値に基づいて作成されたものである旨主張するが，乙１３の１～４が訂正明細書に開示されていない以上，当業者はリートベルト解析を行うことができず，「単相」であることを確認できない。なお，乙１３の３のＸ線回折チャートは，乙２のデータと一致せず，実験条件も甲２５と一致していないから，信憑性を欠くものである。
(ウ)被告らは，本件発明７の進歩性に関して，本件発明７は，ＢａＭｇＡｌＯ化合物の単一相から得られるＸ線回折パターンがＪＣＰＤ１０   １７Ｓ粉末データファイルに登録されたＢａＭｇＡｌＯ化合物の回折１０   １７データとは一致しないこと（ＪＣＰＤＳ粉末データファイルに登録されたＢａＭｇＡｌＯ化合物の回折データが誤りを含んでいるこ１０   １７と）を明らかにしたことに基づくものであり，この業績により「蛍光体賞」を受賞したと主張する。
しかし，本件発明７は，被告らが新たに発見したと主張する結晶構造を特定しておらず，単に「単相」とするのみである。従来単相と考えられていたＢＡＭ蛍光体が，被告らの発見により正確な構造に置き換えられたとしても，それは「単相」を発明したのではなく，新たに「単相」を定義したにすぎない。そして，被告らのいうＢＡＭ蛍光体の結晶構造が誤りである可能性も否定できないし，単相と認められるか否かは，測定精度等に大きく依存するのであるから，結局，本件発明７における「単相」の定義は不明瞭というべきである。なお，被告らが指摘する「蛍光体賞」の受賞理由は，原子位置の座標やＥｕ，Ｓｒの添加量と格子定数の関係について発見したことにあり，蛍光体を「単相」としたことにあるものではないから，本件発明７とは無関係であるし，そもそも単相の構造を解明することと実際に単相の蛍光体を製造することは別問題である。
イ仮に本件発明７にいう「単相」が「不純物相を含まない相」を意味するとしても，訂正明細書には「不純物相を含まない蛍光体」の製造方法は記載されていないから，本件発明７を容易に実施することができる程度の記載が訂正明細書にあるとはいえない。
発明の実施とは，物の発明においてはその物を作ることができ，かつ，その物を使用できることであるところ，どのようにして「単相」の蛍光体を製造するかは，訂正明細書中に何ら言及されていない。すなわち，請求項７には，単に「結晶質無機化合物の単相からなる」と記載されているにとどまり，これを特定できるだけの構成が記載されているとはいえないし，発明の詳細な説明には，「単相」を達成するための手段が言及されていない。
審決は，訂正明細書の段落【００２４】～【００３５】に，具体的に実施例として製造方法も記載されているとするが，これらの実施例で得られた蛍光体が「単相」であるか否かは不明である。
被告らは，訂正明細書には特定の結晶質無機化合物を「不純物相」を含まないように焼成するための好ましい製造方法について記載されていることは明らかであり，このことは，段落【００２４】～【００３５】に「表３」が記載されていることなどからも明らかであると主張するが，訂正明細書には，蛍光体の構成元素がどの場合に各構成元素の濃度がどの範囲において「単相」となるのか記載されていないし，実施例及び比較例の蛍光体は同じ強還元性雰囲気中で焼成しているが，いずれの蛍光体が「単相」のアルミン酸塩蛍光体であるのかが全く記載されていない。また，前記のとおり，訂正明細書には「表３」について説明する記載がない。このように，訂正明細書からは「不純物相を含まない蛍光体」を製造する方法は不明であって，実施例で得られた蛍光体が「単相」であるかどうかも不明である。
２被告らの反論の要点
審決の本件発明７に関する理由(2)イ及びウの判断に誤りはなく，原告主張の取消事由１，２はいずれも失当である。
(1)取消事由１（本件発明７についての進歩性の判断の誤り）について
ア構成の容易性について
(ア)原告は，「Ｘ線照射試験における発光強度の維持率が９２％以上であり，且つＣｕＫα特性Ｘ線を入射した際に得られる粉末Ｘ線回折パタ１ーンにおいて，ミラー指数００８の位置にミラー指数１１０の回折ピークと独立したピークを有さない」との構成は，請求項７が引用する請求項１に係る発明（本件発明１）の構成であり，これらが引用例に記載されていることは，審決も認めている旨主張するが，審決の上記認定判断が誤りであることは，後記第４，１のとおりである。
(イ)①原告は，本件発明７の「単相」との構成について，甲２１の記載から，不純物を含むと特性が悪化すること，このため不純物を極力排除するよう努め，不純物相を含まない「単相」とすべきことが，本件特許の出願当時周知であった旨主張する。
しかし，甲２１から原料の不純物を極力排除するよう努めることが周知であったとしても，そのことは直ちに蛍光体を「不純物相を含まない『単相』とすべきこと」までをも意味するものではない。すなわち，原料を精製してその純度を高めても，焼成物中の不純物相を必ずしも排除し得ないことや，出発原料が同じであっても，焼成物中の不純物相を排除し得ないことは，乙１に記載されるように，本件特許の出願時の技術常識に照らしても明らかであり，不純物元素が含まれていても，その不純物元素が結晶格子に取り込まれて単相を形成する場合もあり，原料に不純物が含まれることと不純物相が生じることとは同じことを意味するものではない。つまり，原料を精製して不純物を取り除くことと得られる蛍光体を「不純物相を含まない『単相』とすること」とは，全く次元の異なる事項である。


②甲２１によれば，当業者にとって「単相」を得るための手段は，原料の精製を注意深く行う程度であるところ，本件発明７は，これとは全く異なる手法である強還元性雰囲気中での焼成等の適切な還元焼成条件とすることにより得られた特定の結晶質無機化合物のみを含む「単相」のアルミン酸塩蛍光体であり，このような還元焼成条件で不純物相の生成を抑制して「単相」の蛍光体を得ることが，本件特許の出願当時，当業者が通常行うことでなかったことは明らかである。③原告は，被告らの「不純物」と「不純物相」の使い分けには矛盾があると主張する。
しかし，「不純物」とは「ある物質に少量混じった余計な別の物質。」（広辞苑第５版）を意味する文言であるから，「ある物質」に混じった「余計な別の物質」を結晶相の観点から眺めた場合には「不純物相」とし，「余計な別の物質」を元素の観点から眺めた場合には「不純物元素」とすることに，何ら矛盾はない。
例えば，訂正明細書の段落【００１５】では，「ＡｌＯやＭｇＡ２３ｌＯ」が「不純物」とされているが，これらの「不純物」が「蛍光２４体中に混在している場合には，上記の回折ピーク以外に不純物の回折ピークが加わったパターンとなる。」との記載に接した当業者にとっては，「ＡｌＯやＭｇＡｌ   Ｏ」がＸ線の回折ピークを示し得る結２３２４晶相として記載されていることは自明であり，これらの結晶相が「特定」の結晶質無機化合物の相との関係においては「不純物相」となることも明らかである。
イ作用効果について
(ア)①訂正明細書の段落【０００７】には，「特定のアルミン酸蛍光体は蛍光ランプ点灯時に発光強度の低下が少ないことを見出し」との記載があり，この記載中の「特定のアルミン酸蛍光体」が不純物相を含まない「単相」の蛍光体を意味することは，訂正明細書の記載全体から明らかである。
つまり，「Ｘ線照射試験における発光強度の維持率が９２％以上であり，且つＣｕＫα特性Ｘ線を入射した際に得られる粉末Ｘ線回折パ１ターンにおいて，ミラー指数００８の位置にミラー指数１１０の回折ピークと独立したピークを有さない」との点は，焼成により得られたアルミン酸塩蛍光体中に「特定のアルミン酸蛍光体」が支配的に含有されることにより発現される効果であり，この「特定のアルミン酸蛍光体」の相が「単相」として得られることが好ましいことは，明らかである。
②また，訂正明細書の段落【００１２】に「ｘは結晶構造的には，０から１迄可変であるが，十分な発光強度を得られ，しかも，蛍光灯点灯時の発光強度の低下を防止するのに有効なのは，０．１以上０．５以下である。」と記載されているように，本件発明は十分な「発光強度」を有することを前提とした上で，「蛍光灯点灯時の発光強度の低下」という作用効果を奏するものである。そして，不純物相の生成は，発光強度維持率の低下にとどまらず，発光強度そのものの低下にもつながってその発光特性を悪化させることは当業者にとって明らかであり，仮に発光強度維持率が一定の値を示したとしても，十分な発光強度が得られなければ，そもそも蛍光体としての特性を満足し得ないことは明らかである。この意味においても，「特定のアルミン酸蛍光体」が「単相」として得られることが好ましいことは，明らかである。③本件発明が蛍光ランプに適した蛍光体を得ようとするものであることは，訂正明細書全体から明らかであるが（段落【０００１】参照），段落【０００２】にもあるように，蛍光ランプに使用される蛍光体としては比較的狭帯域の発光スペクトル分布を有するものが適しており，単相とすることにより狭帯域の発光スペクトルが得られるという作用効果をも奏する。この点においても，本件特許７は当業者が予測し得ない効果を奏するものである。
④したがって，訂正明細書には，「単相」であることによって生じる特有の作用効果が開示も示唆もされていないとする原告の主張は理由がなく，審決の「本件発明７の蛍光体は，発光強度の低下が少ない，という本件特許明細書段落【０００７】に記載されるような課題を解決し，当業者の予測の範囲外の効果を奏するものと認められる。」（審決書２６頁１４～１６行）との認定判断に誤りはない。(イ)本件発明７は，ＢａＭｇＡｌＯ   化合物の単一相から得られるＸ１０１７線回折パターンがＪＣＰＤＳ粉末データファイルに登録されたＢａＭｇＡｌＯ化合物の回折データとは一致しないこと，換言すれば，ＪＣ１０   １７ＰＤＳ粉末データファイルに登録されたＢａＭｇＡｌＯ化合物の回１０   １７折データが誤りを含んでいることを明らかにしたことに基づくものであって，この業績が社会的にも価値あるものと認められて１９９７年に電気化学会蛍光体同学会より「蛍光体賞」を受賞するに至ったものであり，この点に照らしても，本件発明７が進歩性を有することは明らかである。(2)取消事由２（本件発明７についての実施可能要件の判断の誤り）についてア訂正明細書（甲３５の３）には，以下のとおり，「単相」の意味が「不純物相を含まない相」であることを当業者が認識し得るに十分な記載がなされており，また，当業者である原告自らも「単相」を「不純物相を含まない相」と観念している。したがって，本件発明７における「単相」の意味が不明瞭であり，「単相」と限定したことによる作用効果も明らかでないとの原告主張は，いずれも失当である。
(ア)①訂正明細書の段落【０００５】には，「還元焼成条件が適切でない場合にはＥｕＡｌＯ等の不純物が析出してしまう」との記載があり，３ＥｕＡｌＯ等の不純物相が含まれていると特定の「単一相」からなる３結晶質無機化合物であるとはいえず，「単相」の結晶質無機化合物ではないことが示されている。
②訂正明細書の段落【００１２】には，「０．５を越えるとＥｕＡｌＯの析出が顕著になり」，「非発光物質である不純物の混在が顕著と３なり」との記載があり，ＥｕＡｌＯや非発光物質が不純物相として観３念され，これらの相の析出や混在を抑制することが発光強度の低下防止にとって重要であることが示されている。


③訂正明細書の段落【００１５】には，「ＡｌＯ   やＭｇＡｌＯな２３   ２４どの発光に悪影響を殆ど及ぼさない透明な不純物が蛍光体中に混在している場合には」との記載があり，ＡｌＯやＭｇＡｌ   Ｏなどが不２３２４透明な不純物相として観念され，これらの不純物相が混在する場合には発光そのものへの悪影響は殆どないものの，得られる蛍光体は単一の相とはならないことが示されている。
④訂正明細書の段落【００２７】には，「この蛍光体の空間群はＰ６／ｍｍｃ，格子定数はａ＝５．６３６Å，ｃ＝２２．６４３Åであ３り」との記載があり，空間群が「Ｐ６／ｍｍｃ」であって，その結晶３構造（対称性）が単一であることが示されており，当該結晶の格子定数も単一であることも示されているから，上記蛍光体が「単一の相」のみを含むものと認識されることは明らかである。
(イ)①訂正明細書の「表３」は，段落【００２５】～【００２７】に説明されている実施例１で得られた蛍光体のＸ線回折パターンの解析結果であり，「バリウムマグネシウムアルミン酸塩蛍光体」以外のＸ線回折ピークが現れておらず，実施例１で得られた蛍光体が「バリウムマグネシウムアルミン酸塩蛍光体」の結晶質無機化合物相以外の相を含んでおらず，「単相」であることを示すものである。なお，本件発明７において「単相」であるか否かは，蛍光体のＸ線回折パターン中に不純物（相）のピークが認められるか否かにより，判断するものである。「単相」とは，Ｘ線回折パターン中に本来得ようとする特定の結晶質無機化合物のピークのみが認められることを意味する。このことは，訂正明細書の「表３」が，Ｘ線の回折角度（２θ）のそれぞれにミラー指数付けを行うことで得られたバリウムマグネシウムアルミン酸塩蛍光体が「単相」であることを確認していることから明らかであり，当業者の技術常識にも合致する。②原告は，「表３」における３７．７度のピークが不純物であるＡｌＯ相のピークである旨主張するが，このピークは，本件発明７の蛍２３光体が本来もつ回折ピークであり，たまたまＡｌＯ相の回折角度に２３一致したにすぎない。なお，審判手続の段階において，被告らは３７．７度のピークを，主としてＡｌＯからの回折によるものと判断した２３にすぎず，ＢＡＭ相からの回折ピークではあり得ないとしたわけではない。
③原告は，「表３」に回折角度２θが３１．６度の位置（ミラー指数００８の位置）にピークがあることを指摘するが，本件発明７において「ミラー指数００８の位置にミラー指数１１０の回折ピークと独立したピークを有さない」ということは，「ミラー指数００８の位置に回折ピークがない」ということを意味するものではない。訂正明細書の実施例１に記載されている蛍光体もミラー指数００８からの回折ピークは存在しているが，実施例１に係る図１では本件発明７の蛍光体の格子定数ｃが短くなっているために，ミラー指数００８の回折ピークが高角度側にシフトしてミラー指数１１０の回折ピークと接近している結果，「独立して極大値を持たない」にすぎないのである。④原告は，「表３」の回折角度２θが６０～６５度の範囲におけるピーク数が乙２に示されるＸ線回折パターンにおけるピーク数と相違する旨指摘するが，乙２のＸ線回折パターンでは，本来得られるべき７個のピークがそれぞれ近接していることにより，６０～６５度の範囲のピークが３つしか存在しないように見えているにすぎない。⑤原告は，実測値が開示されず，計算値であることの説明もない訂正明細書によっては，開示される蛍光体が「単相」であることを当業者が客観的に判断することはできない旨主張する。
しかし，訂正明細書の段落【００１４】には，「本発明の蛍光体に含有される結晶質無機化合物を構成する元素の原子位置は，粉末Ｘ線回折パターンに基づくリートベルト解析法により求められる」との記載があり，当業者には蛍光体が「単相」であるかどうかを客観的に判断する手掛かりが与えられている。
また，訂正明細書の実施例１で得られたリートベルト解析の結果は，乙１３の１～４のとおりである。「表３」はこのような実験値に基づいて作成されたものであり，ミラー指数の回折ピーク同士が近接して「独立して極大値を持たない」場合には，それぞれの回折ピークを独立した回折ピークとして分離するための結晶構造解析（リートベルト解析）を行い，その解析結果をまとめたものである。
したがって，原告の上記主張は根拠がない。
イ訂正明細書（甲３５の３）には，本件発明７にいう「単相」が本来得ようとする特定の結晶質無機化合物の相とは異なる「不純物相」を含まない単一相であることを，当業者が認識し得るに十分な記載がなされていることは，上記のとおりである。
そうすると，訂正明細書には，一貫して，本来得ようとする特定の結晶質無機化合物を「不純物相」を含まないように焼成するための好ましい製造方法が記載されていることは明らかである。そして，このことは，審決が言及した段落【００２４】～【００３５】に，上述した「表３」が記載されていることなどからも明らかである。
このように，訂正明細書には「不純物相を含まない蛍光体」の製造方法が記載されており，原告の主張は失当である。
第４第２事件に関する当事者の主張の要点
１被告ら主張の取消事由の要点
原告の追試は本件発明１と同じ試験によりなされたものとはいえないから，本件発明１～６，８が引用発明と同一であるとした審決の認定判断は誤りであり，審決中，「特許第３４８４７７４号の請求項１ないし６，８に係る発明についての特許を無効にする。」との部分は，違法として取り消されるべきである。


(1)審決は，「第１回口頭審理調書（判決注：乙１５）に記されているように，『請求人（判決注：原告）の行った追試におけるＸ線照射試験は，本件特許明細書段落【００２１】に記載された方法である。』から，請求人の追試におけるＸ線照射試験は，本件発明１におけるＸ線照射試験であると認められる。そうしてみると，Ｓ２蛍光体は，本件発明１と同じ試験を行い，発光強度維持率９２％を得たものということができる。」（審決書２３頁１４行～１９行）と認定判断したが，追試が「本件発明１と同じ試験」とされるためには，下記ア及びイのとおり，Ｘ線照射において下記①ないし③の条件が必要であるから，審決の上記認定判断には論理に飛躍がある。①対陰極から発生する白色Ｘ線が，試料面に垂直に照射されていること（以下「条件①」という。）。
②対陰極から発生して管球の窓から取り出された白色Ｘ線が，窓と試料面との中間に一切の遮蔽物を設置することなく試料面に照射されていること（以下「条件②」という。）。
③発光強度測定に供された試料が，Ｘ線照射された試料そのものであること（以下「条件③」という。）。
なお，被告らが行った引用発明の追試は，甲２５が示すとおり，条件①ないし③の下で行われたものである。
ア訂正明細書（甲３５の３）の段落【００２１】に記載された方法であることは，直ちに「本件発明１におけるＸ線照射試験である」ことを意味しない。
訂正明細書の段落【００２１】に記載されたＸ線照射条件は，アルミン酸塩蛍光体の加速劣化試験のためのものであるから，当該Ｘ線照射は，Ｘ線を試料面に垂直に照射すること（条件①），及び，銅対陰極から発生して管球の窓から取り出された白色Ｘ線を窓と試料面との中間に一切の遮蔽物を設置することなく試料面に照射すること（条件②）を，当然の前提としている。
しかるに，審決は，原告の追試における加速電圧，電流値，試料と銅対陰極との距離，及びＸ線照射時間が，訂正明細書の段落【００２１】に記載された条件と同一であるということのみを根拠として，「原告の追試におけるＸ線照射試験は，本件発明１におけるＸ線照射試験であると認められる」と結論付けたものであり，論理に飛躍がある。
イ審決がいうように，「請求人の追試におけるＸ線照射試験は，本件発明１におけるＸ線照射試験であると認められる」としても，そのことから直ちに，「Ｓ２蛍光体は，本件発明１と同じ試験を行い，発光強度維持率９２％を得たものということができる」とはいえない。
訂正明細書の段落【００２１】に「Ｘ線照射試験は，……試料に６時間照射した後に，……発光強度を測定し，……」と記載されているとおり，「本件発明１におけるＸ線照射試験」はＸ線照射と発光強度測定が同一の試料について行われることを前提としており，同一の試料であるとはＸ線照射を受けた試料のＸ線照射領域の試料を意味することは明らかであるから，「Ｓ２蛍光体は，本件発明１と同じ試験を行い，発光強度維持率９２％を得たものということができる」とするためには，Ｘ線照射された試料がそのまま発光強度測定にかけられることが必要である（条件③）。しかるに，審決は，原告の追試におけるＸ線照射条件（の一部）が本件発明１におけるＸ線照射条件と同一であることを根拠に，「Ｓ２蛍光体は，本件発明１と同じ試験を行い，発光強度維持率９２％を得たものということができる」と結論付けたものであり，論理に飛躍がある。(2)ア原告は，乙１５（第１回口頭審理調書）に記載された「請求人の行った追試におけるＸ線照射試験は，本件特許明細書段落【００２１】に記載された方法である。」との陳述や，甲３７（被告らの平成１７年６月９日付け口頭審理陳述要領書）に記載された「『Ｘ線照射試験における』とは，上述したように，本件明細書の段落【００２１】の条件下で行った場合のことを意味している。他の条件をも包含するものではない。」との陳述に基づいて，被告らの主張は禁反言に該当する，時機に後れた主張であるなどと主張する。
しかし，被告らが審判手続の段階で上記のような主張をしたのは，原告が，当業者として，訂正明細書の段落【００２１】に記載された方法でＸ線照射試験を行う上での技術常識である上記①ないし③の各条件を当然に遵守した上で，追試を行ったことを前提としたものである。原告の追試がそのような当然の前提を欠いている以上，禁反言あるいは時機に後れているとの原告主張は失当である。
イ原告は，本件特許の出願時における当業者の技術水準から，条件①ないし③が蛍光体のＸ線照射試験として周知であった事実ないし証拠はなく，また，本件特許の出願当時の当業者の技術常識に照らしても，上記条件を導き出すことは不可能であった旨主張する。
しかし，訂正明細書には，本件発明が発光強度の低下の少ないアルミン酸塩蛍光体の提供を目的とするものであること，この課題の解決のためにＸ線照射前後の紫外線励起による発光強度から発光強度維持率を求めることが記載され，段落【００２１】には「このＸ線照射試験は，蛍光ランプ点灯時の発光強度の維持率と良い相関が取れる」との記載もある。したがって，訂正明細書に接した当業者にとって，試料面に垂直にＸ線が照射されなければ，垂直照射した場合に比較して単位面積当たりのＸ線照射強度が低下して劣化試験としての意味を持たなくなるのであるから，対陰極から発生する白色Ｘ線を試料面に垂直に照射することは当然に認識する事項である。


同様に，対陰極から発生して管球の窓から取り出された白色Ｘ線が試料面に照射される前に遮蔽物によってＸ線ビームの一部がカットされた場合にも，遮蔽物がない場合に比較して単位面積当たりのＸ線照射強度が低下して劣化試験としての意味を持たなくなるのであるから，「対陰極から発生して管球の窓から取り出された白色Ｘ線と試料面との中間に遮蔽物を設けないこと」も，当業者にとっては自明の事項である。また，訂正明細書の段落【００２１】には，「Ｘ線照射前の紫外線励起による発光強度をＩとし，Ｘ線照射後のそれをＩとすると，Ｘ線照射後ｉｆの発光強度維持率Ｍｘは，Ｍｘ＝１００×Ｉ／Ｉ％となる。」と記載さｆｉれているのであって，発光強度維持率Ｍｘをわざわざ別個の試料で求めることに必然性は認められないし，同じ蛍光粉体の中から採取された試料であってもその特性が全く同じであるという保証はないのであるから，Ｘ線照射前試料とＸ線照射後試料を同一の試料とするのが技術常識である。つまり，評価試料の取り扱い上の制約など特別の事情がない限り，発光強度測定に供された試料がＸ線照射された試料そのものであることは，当然のことであるというべきである。
したがって，訂正明細書の記載及び当業者の技術常識に照らせば，条件①ないし③は，いずれも当業者に自明な事項というべきであり，原告の主張は失当である。
(3)原告の追試は，甲１７（原告従業員作成の平成１６年３月２２日付け「実験成績証明書」〔審決における「実験成績証明書１」〕），甲１８（原告従業員作成の平成１７年５月２５日付け「実験成績証明書２」〔審決における「実験成績証明書２」〕），甲１９（原告従業員作成の平成１７年６月２０日付け「実験成績証明書３」〔審決における「実験成績証明書３」〕）に示されるものであるが，これらは，下記ア及びイのとおり，「本件発明１と同じ試験」ということはできない。
ア乙４（原告従業員作成の平成１８年４月３日付け「実験条件陳述書」）によれば，甲１７～１９の追試は，いずれもスリットが設けられた状態で行われたものであり，条件②を満たしていない。
(ア)原告は，条件②について，原告の行ったＸ線照射試験では，対陰極から発生して管球の窓から取り出された白色Ｘ線に関して，窓と試料面との中間に，スリットはあるが，フィルターはないから，白色Ｘ線は変化せず，追試に何ら問題はない，仮にスリットによって実効Ｘ線量が減少するとしても僅かであって，その影響は無視できる程度に軽微である，そもそも，Ｘ線回折装置の設計段階において，スリットによる影響を無視できるようにＸ線回折装置が構成，配置されているため，事実上問題となる程の影響を生じるとは考えられないなどと主張する。しかし，試料に対するＸ線照射量がスリットによりカットされた分だけ低下することは，自明であり，被告らの検証実験によっても，ソーラースリットを用いることで試料へのＸ線照射量が大きく低下することが確認されている。
(イ)原告は，追試に用いたＸ線回折装置は，ソーラースリットやダイバージェンススリットの取り外しを予定しない構造であったと主張し，スリットをあえて取り外すという，本来予定されていない特殊かつ危険な条件下で実験を行う必要があるのであれば，そのような条件を明細書中に明示しておく必要がある旨主張する。
しかし，原告は，Ｘ線回折装置の構造上の制約により，スリットを取り外すことなく追試を行わざるを得なかったとしても，蛍光体試料面への全波長範囲のＸ線強度を低下させるためにＸ線管球と試料との間に設置されるソーラースリットは除去する必要性を認識していた以上，審判手続の段階で被告らの追試条件との極めて重要な相違点である上記の点について弁明すべきであったというべきである。
(ウ)原告は，スリットのない状態でＸ線照射を照射することは非常に危険な行為であり，Ｘ線回折装置が本来的に予定していない使用態様である旨主張する。
しかし，粉末Ｘ線回折計はその測定目的に応じて，ソーラースリットを取り除いて使用可能であることは，本件特許の出願当時，技術常識であった。例えば，平成７年１０月２日の特許出願に係る乙１４（特開平９－９６６９９号公報）には，測定方法によってソーラスリットの配設状態を変更する必要があること（段落【０００７】），ソーラスリットボックス内が空洞となった状態での使用があり得ること（段落【０００９】）が，技術常識として明記されている。つまり，一般的な粉末Ｘ線回折計には，ソーラースリットの使用，不使用の選択の余地が本来備えられており，本件発明における蛍光体の加速劣化試験においては，試料へのＸ線照射強度を著しく低下させるソーラースリットは，当然のこととして使用しない。また，Ｘ線回折装置は安全装置の動作による安全対策がなされており，ソーラースリットを使用しない場合でも安全上の問題は生じない設計がなされている。
イ甲１７～１９には，「Ｘ線照射前後の蛍光体粉末試料を測定用セルに詰め」との記載があり，Ｘ線照射から発光強度測定に至る過程で，測定用セルへの試料の詰め替えが行われているから，原告の追試では，Ｘ線照射時の試料の状態と，発光強度測定時の試料の状態とが，必然的に異ることになり，条件③を満たしていない。
(ア)このような測定用セルへの詰め替えを行えば，当該詰め替えに伴う被測定試料の粉砕等により，Ｘ線未照射領域にあった蛍光体が発光強度測定用試料の表面に現れて発光強度測定されることとなる。つまり，発光強度測定に供される試料の表面には，Ｘ線照射を受けた蛍光体とＸ線未照射の蛍光体とが混在することとなり，発光強度維持率は見かけ上，本来の値よりも高くなる。


したがって，原告の追試の条件では，「発光強度の維持率」を求めるための評価試料の取扱いの点において，「本件発明１と同じ試験」とは相違しており，しかも，技術常識に照らせば，原告の追試条件下では「発光強度の維持率」が見かけ上高くなるであろうことが推認される。(イ)甲１７には，蛍光体の発光強度維持率として１１３．２％の値が記載され（表１），甲１８には，５回の測定のうち２回において１０１％の値が記載され（表５），発光強度の低下の程度を評価すべく実施された加速劣化試験後であるにもかかわらず，その発光強度は逆に向上したことが示されており，技術常識からは理解し難い結果が示されている。(4)原告は，Ｘ線照射が加速劣化試験を目的とすることについて，訂正明細書に開示がなく，当業者の技術常識でもないから，当業者はどのような目的で紫外線励起蛍光体にＸ線を照射するのかを判断できない旨主張する。しかし，訂正明細書には，前記のとおり，本件発明が発光強度の低下の少ないアルミン酸塩蛍光体の提供を目的とするものであり，この課題の解決のためにＸ線照射前後の紫外線励起による発光強度から発光強度維持率を求めること，及び，このＸ線照射試験は，蛍光ランプ点灯時の発光強度の維持率と良い相関が取れることが記載されているから，訂正明細書に接した当業者にとって，このＸ線照射が蛍光ランプ点灯時の発光強度の維持率と良い相関が取れるＸ線照射前後での発光強度維持率の評価を目的としたものであること，すなわち，紫外線励起蛍光体の加速劣化試験を目的とするものであることは明らかである。
さらに，被告らが審判手続の段階で特許庁に提出した乙１６（被告らの平成１７年６月２３日付け上申書）において引用した乙２１（「ElectrochemicalSocietyProceedings   Volume98-24」ImprovedVUV   PhosphorsforPlasmaDisplayPanels,   p103-119(1999)〔審決における「参考資料５」〕），１０１７乙１７（第２５９回蛍光体同学会講演予稿「（Ｂａ，Ｓｒ）ＭｇＡｌＯ：Ｅｕ蛍光体の結晶構造と劣化機構」平成７年１２月１日，２３頁～２６２＋
頁〔審決における「参考資料６〕），乙１８（第２６９回蛍光体同学会講演予稿，第三回蛍光体賞「アルカリ土類アルミン酸塩蛍光体の劣化機構の研究および新緑色蛍光体の開発」，平成９年１１月２８日，１頁〔審決における「参考資料６－１」〕）及び乙１９（第２８０回蛍光体同学会講演予稿「ＢＡＭ系青蛍光体の構造劣化」平成１２年２月１８日，２３頁～２９頁〔審決における「参考資料７」〕）には，Ｘ線照射試験が「加速劣化試験」であることが示されている。
また，Ｘ線は，蛍光灯内で発生する紫外線と同様に電磁波であり，かつ，紫外線よりも短波長（高エネルギー）の電磁波である。被告らが，Ｘ線を照射光として用いて，Ｘ線照射後の発光強度維持率と三波長域発光形蛍光ランプ点灯前後の色度変化との相関について調べたところ，紫外線照射試験により得られた三波長域発光形蛍光ランプ１０００時間点灯後の色度座標値の変化量ｄｙと６時間のＸ線照射後の発光強度維持率との間には，極めて良好な相関関係が認められた。すなわち，本件発明におけるＸ線照射試験は，「蛍光ランプ点灯時の発光強度の維持率と良い相関が取れる。」（訂正明細書の段落【００２１】）ことから，色ずれの少ない蛍光ランプを得るために適したアルミン酸塩蛍光体を得ることを目的とした研究開発のスピードを加速することを可能とする加速劣化試験たり得るものである。さらに，乙２０（垣花眞人教授の鑑定書）においても，「当業者が本件特許公報を読めば，本件特許公報に記載されているＸ線照射試験は蛍光体の加速劣化試験を目的とするものであることを，当然に認識するものと判断する」，「本件特許公報を読んだ当業者であれば，本件特許公報に記載されているＸ線照射試験を行うに際しては，Ｘ線回折装置からソーラースリットを除くべきこと，換言すれば，ソーラースリットを挿入したままでＸ線照射を行えば加速劣化試験としての意味をなさないことを，当然に認識するものと判断する」とされているところである。
(5)被告らは，甲２５において，条件①ないし③を含む詳細な追試条件を開示し，かつ，Ｘ線用金属フィルターが蛍光体試料面への特定の波長範囲のＸ線強度を低下させること，及び，ソーラースリットが蛍光体試料面への全波長範囲のＸ線強度を低下させるためにＸ線管球と試料との間に設置されるＸ線用金属フィルターやソーラースリットを除去することが必要であることも明らかにしているところ，原告の追試に係る甲１８，１９は，被告らの追試に係る甲２５の提出から約１年後に作成されたものである。したがって，原告が甲１８，１９を作成するに際しては，被告らの追試内容を詳細に検討し，真正な追試であるためには，訂正明細書の段落【００２１】に記載された加速電圧（４０ｋＶ），電流値（３０ｍＡ），試料と銅対陰極との距離（１８．５ｃｍ），Ｘ線照射時間（６時間）などの条件に加え，条件①ないし③をも充足する必要があること，そして，Ｘ線管球と試料との間に設置されるＸ線用金属フィルターやソーラースリットを除去する必要がある理由が，Ｘ線用金属フィルターが蛍光体試料面への特定の波長範囲のＸ線強度を低下させること，及びソーラースリットが蛍光体試料面への全波長範囲のＸ線強度を低下させるためであることを十分認識していたはずである。しかるに，原告の追試が「窓と試料面との中間に，スリットはある」状態で行われたことを，原告は審判手続の段階で一切明らかにせず，本件訴訟に至って初めて明らかにしたのである。つまり，原告は，審判手続の段階において，Ｘ線管球と試料の間にソーラースリットが設けられた状態でＸ線照射を行えば，ソーラースリットが蛍光体試料面への全波長範囲のＸ線強度を低下させることを知りつつ，あえて「窓と試料面との中間に，スリットはある」状態で追試を行い，あたかも「真正な追試」をしたかのように主張したのである。


一方，被告らは，原告の良心を疑うことなく，原告による追試が被告らが既に明示していた条件①～③を含む条件の下でなされたものであると信じ，これを前提として，乙１５において「請求人の行った追試におけるＸ線照射試験は，本件特許明細書段落【００２１】に記載された方法である」と陳述し，審決は，「他に請求人の行った追試が真正でないとする理由もない」（審決書２１頁１９行～２０行）と，原告の追試が「真正」なものであることを前提に，結論を下したのである。
したがって，原告の行為は，被告ら及び審判官を錯誤に陥らせるものにほかならず，審決は原告の誤導によって下されたものというべきである。
２原告の反論の要点
本件発明１～６，８に関する審決の認定判断に誤りはなく，被告ら主張は理由がない。
(1)被告らは，本件発明１におけるＸ線照射試験は，訂正明細書の段落【００２１】に記載された条件のほかに，条件①ないし③を充たすことが必要である旨主張するが，本件発明のＸ線照射試験が訂正明細書の段落【００２１】に記載された方法であることは，被告ら自身が審判手続の段階で認めたことであり，審決を誤りということはできない。
ア被告らは，甲３７において，「『Ｘ線照射試験における』とは，上述したように，本件明細書の段落【００２１】の条件下で行った場合のことを意味している。他の条件をも包含するものではない。」（４頁２行～１０行）と明確に述べており，この期に及んで訂正明細書の段落【００２１】に記載されていない条件があると主張することは，禁反言の法理により許されない。
イ仮に乙１５の記載が事実と異なるというのであれば，被告らは審判手続の段階においてその旨申し述べるべきであり，乙１６の提出の際など，意見陳述の機会は十分にあった。しかるに，被告らはあえてこれを行わなかったのであるから，被告らの主張は時機に後れたものというべきである。(2)被告ら主張の条件①ないし③は，本件訴訟において初めて主張された事項であるが，訂正明細書には記載も示唆もされていない。また，本件特許の出願時の当業者の技術水準を考慮しても，条件①ないし③が，蛍光体のＸ線照射試験として周知であったとの事実ないし証拠は存在しない。
そもそも，甲３７において，被告ら自身が「Ｘ線照射試験における標準」として「標準的なものは特にない。」（４頁１１行～１２行）としているとおり，紫外線励起の蛍光体にＸ線を照射する試験そのものが標準的でないことを，被告らは自認しているのであるから，本件特許の出願当時の当業者の技術常識に照らしても，条件①ないし③を導き出すことは不可能である。(3)被告らは原告の追試を真正なものではないと主張するが，原告の追試は，意図的に実験条件の開示を控えたものではなく，訂正明細書の記載に従ったものである。訂正明細書中に記載されておらず，技術常識でもない条件については，明記する必要がないし，また明記することもできない。ア仮に被告ら主張の条件①について検討するとしても，乙４に記載されているとおり，原告が行ったＸ線照射試験は，対陰極から発生する白色Ｘ線が試料面に垂直に照射されており，白色Ｘ線は試料面の一部でなく全面に照射されている。したがって，原告の追試は，被告らが指摘するような問題を生ずるものではなく，適正なものというべきである。イ(ア)仮に被告ら主張の条件②について検討するとしても，乙４に記載されているとおり，原告の行ったＸ線照射試験は，対陰極から発生して管球の窓から取り出された白色Ｘ線に関して，窓と試料面との中間に，スリットはあるが，フィルターはないから，白色Ｘ線は変化しない。スリットは，Ｘ線の照射方向を一定に整え，照射対象物以外へ散乱したＸ線をカットするためのものであり，スリットを透過してもＸ線の線質そのものは変化しないから，スリットを介在させることによる影響は実質上ないと考えられる。したがって，原告の追試に何ら問題はない。(イ)被告らは，原告の追試はスリットが設置された状態で行われており，試料に対するＸ線照射量はカットされた分だけ低下することは自明のことであるという。
しかし，スリットをＸ線回折計からあえて取り外して行うことは，訂正明細書に記載されておらず，訂正明細書の開示に従えば，スリットを装着したまま測定を行うべきことが理解される。さらに，Ｘ線回折計からスリットを取り外す行為は技術常識でもなく，逆に法令上届出がなければ実施できない特殊な改造に当たるため，訂正明細書に明確な指示がない限り，当業者が到底実施し得るものでない。被告らの主張は技術常識に反するものというべきである。
(ウ)被告らは，スリットを用いることで実効Ｘ線量が減少するので，加速劣化試験を目的とするＸ線照射がスリットやフィルターを用いずに行われるべきことは，当業者にとって当然のことであると主張する。しかし，スリットによって実効Ｘ線量が減少するとしても，それは僅かであり，影響は無視できる程度に軽微である。そもそも，Ｘ線回折装置はスリットによる影響を無視できるように設計されており，実質上問題となる程の影響を生じるとは考えられない。
(エ)仮に，僅かなＸ線量の変化を問題とするようなＸ線照射試験を本件発明が求めているのであれば，その旨を訂正明細書中で具体的に開示すべきところ，そのような説明は全くない。そもそも，実効Ｘ線照射量を問題にするのであれば，スリットによる僅かな減少といった子細を問題にするよりも，照射Ｘ線量自体，例えば，１秒当たりのカウント数やフォトン数等（これらは容易に測定できる。）を規定しておくべきである。さらに，スリットの有無程度の僅かなＸ線量の変化が本件特許発明において問題となるのであれば，スリットの有無以外の条件，例えばＸ線の焦点サイズの違い，Ｘ線の通路中の雰囲気の違い（通路が真空中であるか，大気中であるかの違い等），Ｘ線取り出し窓の厚みの違い等によっても照射Ｘ線量は異なるので，これらの条件も必要となるところ，訂正明細書中には何ら説明がなく，また当業者においてもこれらの条件を判断する指標を持たないのである。
(オ)被告らは，原告が審判手続の段階において原告の追試と被告らの追試の条件との極めて重要な相違点について弁明すべきであった旨主張する。


しかし，訂正明細書に接した当業者は，段落【００２１】の記載のみから，Ｘ線回折計からソーラースリットを排除する必要性を認識し得ない。訂正明細書が粉末Ｘ線回折計を使用すると指示しているとおり，原告は通常のＸ線回折計を使用したものであり，あえて技術常識に反する危険な改造を行う必要性はないから，被告らの主張は失当である。(カ)被告らは，乙１４に基づき，粉末Ｘ線回折計は，その使用目的に応じて，ソーラスリットを取り除いて使用可能であり，このことは本件特許の出願当時，技術常識であった旨主張する。
しかし，乙１４は，本件特許の出願日以後に出願されたものであり，ソーラースリットまたはコリメータがＸ線回折計に使用されることを述べているのであって，ソーラースリットが不要であることを述べているのでないから，被告らの主張には理由がない。
ウ仮に被告ら主張の条件③について検討するとしても，乙４に記載されているとおり，原告の行ったＸ線照射試験は，発光強度測定に供された試料がＸ線照射された試料そのものである。すなわち，被告らの主張するような測定用セルへの試料の詰め替えは行っておらず，Ｘ線照射を受けた蛍光体とＸ線未照射の蛍光体とが混在することはない。
エ被告らは，甲１７には，蛍光体の発光強度維持率として１１３．２％の値が記載され（表１），甲１８には，５回の測定のうち２回において１０１％の値が記載され（表５），発光強度の低下の程度を評価すべく実施された加速劣化試験後であるにもかかわらずその発光強度は逆に向上したことが示されており，技術常識からは理解し難い旨主張する。しかし，原告は訂正明細書に開示された条件に従って真正な試験を行い，その結果を甲１７に示したものである。甲１７は，被告らにとって「理解し難い事象」とされるような結果についても，そのまま表記しており，このことは原告の試験結果が真正なものであることを示している。なお，発光強度維持率が１００％を超える現象の原因は明確でないが，本件発明が対象とする紫外線励起のランプ用蛍光体に対して，線質の異なるＸ線を長時間照射することに問題があると考えられる。(4)ア被告らは，訂正明細書の段落【００２１】に記載されたＸ線照射条件がアルミン酸塩蛍光体の加速劣化試験のためのものである旨主張する。しかし，本件発明のＸ線照射が加速劣化試験を目的とすることは，訂正明細書に開示がなく，当業者の技術常識でもない。したがって，訂正明細書に接した当業者は，どのような目的で紫外線励起蛍光体にＸ線を照射するのかを判断できず，Ｘ線の線量や照射角度を類推する手掛かりを訂正明細書以外に持たないところ，段落【００２１】には「Ｘ線照射試験は，銅陰極管をＸ線発生源とする粉末Ｘ線回折計において４０ｋＶの加速電圧で３０ｍＡの電流を流した時に発生する白色Ｘ線を銅陰極から１８．５ｃｍ離れた試料に６時間照射した後に，波長２５３．７ｎｍの紫外線励起による発光強度を測定し，照射前発光強度に対する維持率として計算することにより行われる。」との記載があるにとどまる。これが加速劣化試験に当たること，そのため試料に垂直に照射し，フィルターやスリットを配置しないこと等を示唆する何らの言及もないから，被告らの主張には全く根拠がない。
したがって，訂正明細書の段落【００２１】の記載に基づいて原告の追試が真正なものと認定判断した審決に，何ら誤りはない。イ被告らは，訂正明細書には，本件発明が発光強度の低下の少ないアルミン酸塩蛍光体の提供を目的とするものであることが記載されており，この課題の解決のためにＸ線照射前後の紫外線励起による発光強度から発光強度維持率を求めること，及び，「このＸ線照射試験は，蛍光ランプ点灯時の発光強度の維持率と良い相関が取れる」と記載されている（段落【００２１】）ことから，訂正明細書に接した当業者にとって，このＸ線照射が紫外線励起蛍光体の加速劣化試験を目的とするものであることは明らかである旨主張する。
しかし，既に述べたとおり，①訂正明細書に「加速劣化試験」との文言がないこと，②訂正明細書の段落【００２１】の「このＸ線照射試験は，蛍光ランプ点灯時の発光強度の維持率と良い相関が取れる。」との一文のみから，紫外線励起の蛍光体に対するＸ線照射試験が加速劣化試験に相当することが技術的に裏付けられているとはいえないこと，③この記載のみを持って当業者が直ちに「加速劣化試験」であることを認識できないことによれば，本件発明が対象とする紫外線励起の蛍光体に対してＸ線を照射することは，加速劣化試験に該当しないというべきである。ウ被告らは，Ｘ線照射試験が加速劣化試験であることについて，乙１６において引用した乙２１及び乙１７～１９に示されていると主張する。しかし，乙１６が引用する乙１７～１８は，いずれも本件特許の出願後に公知となった文献であり，本件特許の出願時における当業者の認識を裏付けるものとはいえない。また，これらを検討したとしても，紫外線照射とＸ線照射が並列的に列挙されているにすぎず，両者がどのような相関関係を示しているのかは明らかでない。
エ被告らは，Ｘ線照射試験と紫外線照射試験が相関を示すものとして，Ｘ線照射後の発光強度維持率と三波長域発光形蛍光ランプ点灯前後の色度変化との相関について調べた実験データを提示し，紫外線照射試験により得られた三波長域発光形蛍光ランプ１０００時間点灯後の色度座標値の変化量ｄｙと，６時間のＸ線照射後の発光強度維持率との間には，極めて良好な相関関係が認められたと主張する。
しかし，被告らの実験データは，訂正明細書に開示されたものではなく，技術常識でもない。また，その実験データについても，使用された蛍光体試料，焼成条件，相関を調べた変化量の指標，試料の個数，蛍光体原料等において妥当性及び信憑性を欠くものである。
オ被告らは，乙２０に基づき，訂正明細書の記載に照らせば，Ｘ線照射試験が蛍光体の加速劣化試験を目的としたものであること，及び，Ｘ線照射試験は装置のソーラースリットを除いて行うべきものであることは，当業者にとって自明な事項である旨主張する。


乙２０は，本件発明の目的が「蛍光ランプ点灯時に発光強度の低下の少ないアルミン酸塩蛍光体の提供」にあること，訂正明細書の段落【００１８】の「本発明の蛍光体は，極めて高い発光強度維持率を有する。」との記載，段落【００２１】のＸ線照射条件として「白色Ｘ線を……試料に６時間照射」との記載から，「当業者が本件特許公報を読めば，Ｘ線照射試験は蛍光体の加速劣化試験を目的とするものであると認識する」と結論しているが，訂正明細書の段落【００１８】はＸ線照射試験による発光強度維持率であるから，本件発明の目的である蛍光ランプ点灯時に発光強度とは結びつかない。
また，訂正明細書の段落【００２１】に記載された「６時間」にどのような意味があるのか明らかでない。さらに，乙２０は，「Ｘ線照射試験においては「ソーラスリット」をあえて入れることをしないのが常識として理解可能だからであるとするのが自然な解釈」と述べるが，訂正明細書に開示のないＸ線照射装置を使用するとの前提に立ったものであり，失当である。
また，「ソーラースリット」を通すことでＸ線ビームの発散成分や収斂成分を除去してしまうと，「銅陰極管をＸ線発生源とする粉末Ｘ線回折計において４０ｋＶの加速電圧で３０ｍＡの電流を流した時に発生する白色Ｘ線の一部しか試料には照射されない」，「本件特許公報の段落【００２１】で示されているＸ線照射量に比較して低い照射量のＸ線が試料に照射されてしまう結果となってしまう。」と述べるが，訂正明細書の段落【００２１】には「Ｘ線照射量」は規定されていない。
また，甲３８（本仲純子教授の鑑定書）から明らかなように，特にスリットを取り外さない状態でも，Ｘ線の線質自体はスリットによって変化せず，蛍光体の劣化そのものは生じるのであるから，蛍光体の劣化が生じないかのように述べる乙２０は，技術的に誤っている。
したがって，訂正明細書に接した当業者は，Ｘ線照射試験が蛍光体の加速劣化試験であることを認識せず，Ｘ線照射試験は粉末Ｘ線回折のスリットを取り外すことなく行われると判断することは明らかであって，被告らの主張は失当である。
(5)被告らは，あたかも原告が実験条件を秘匿したかのように主張する。しかし，追試に際して従うべきは，訂正明細書の開示であって，被告らの追試ではない。また，被告らの追試は，訂正明細書に開示されていない条件を多数採用するのみでなく，訂正明細書に開示された条件とは異なる条件を用いているから，被告らの追試に従ったのでは，正確な追試を行うことはできない。
また，被告らは，原告の追試に係る甲１８，１９が被告らの追試に係る甲２５の約１年後に作成されたことを指摘するが，そもそも原告は甲２５の約４ヶ月前に原告の追試に係る甲１７を特許庁に提出している。被告らは，先に提出された原告の追試条件に従うどころか，訂正明細書に開示された実験条件と異なる独自の追試を行っている。また，原告が途中で追試条件を変更してしまうと，先の自身の追試結果と対比させることができなくなり，追試の意味をなさないのであるから，被告らの追試に原告の追試条件を一致させる必然はなく，その旨の弁明の必要もない。
第５当裁判所の判断
１第１事件について
(1)取消事由２（本件発明７についての実施可能要件の判断の誤り）についてア原告は，訂正明細書の特許請求の範囲の請求項７における「単相」との記載の意味が不明瞭である旨主張する。
(ア)訂正明細書（甲３５の３）において，特許請求の範囲の請求項７の記載以外には，「単相」の語は用いられておらず，特許請求の範囲を含め訂正明細書を検討しても，この語そのものを説明する記載は見当たらない。
(イ)訂正明細書の発明の詳細な説明の項には，次の記載がある。①「【０００５】……還元焼成条件が適切でない場合にはＥｕＡｌＯ等３の不純物が析出してしまうために，高価なＥｕを多量に使用するにも関わらず，色ずれの改善効果は小さかった。
【０００６】【発明が解決しようとする課題】蛍光ランプ点灯時に発光強度の低下の少ない２価のユーロピウムあるいは２価のユーロピウム及び２価のマンガン共付活のアルミン酸塩蛍光体を提供する事にある。
【０００７】【課題を解決するための手段】本発明者らは，色ずれの問題を解決する方法として，２価のユーロピウムあるいは２価のユーロピウム及び２価のマンガン共付活のアルミン酸塩蛍光体について詳細に検討を行った結果，特定のアルミン酸蛍光体は蛍光ランプ点灯時に発光強度の低下が少ないことを見出し，本発明に到達した。【０００８】すなわち，本発明の要旨はＢａ，Ｓｒ及びＣａから成る群より選択される少なくとも一種の元素，Ｅｕ，Ｍｇ及び／又はＺｎ，必要に応じてＭｎ，並びにＡｌを含有するアルミン酸塩蛍光体であって，且つＣｕＫα特性Ｘ線を入射した際に得られる粉末Ｘ線回折パタ１ーンにおいて，ミラー指数００８の位置にミラー指数１１０の回折ピークと独立したピークを有さない結晶質無機化合物を含有することを特徴とするアルミン酸塩蛍光体に存する。
【０００９】……本発明のアルミン酸塩蛍光体は，Ｂａ，Ｓｒ及びＣａから成る群より選択される少なくとも一種の元素，Ｅｕ，Ｍｇ及び／又はＺｎ，必要に応じてＭｎ，並びにＡｌを含有するアルミン酸塩蛍光体であって，且つＣｕＫα特性Ｘ線を入射した際に得られる粉末１Ｘ線回折パターンにおいて，ミラー指数００８の位置にミラー指数１１０の回折ピークと独立したピークを有さない結晶質無機化合物を含有することを特徴とし，特に該結晶質無機化合物が一般式
【００１０】
【数７】（Ｍ，Ｅｕ）Ｏ・ａ（Ｍ   ，Ｍｎ）Ｏ・（５．５－１２
１－ｘｘ１－ｙ   ｙ
２３０．５ａ）ＡｌＯ


【００１１】（式中，ＭはＢａ，Ｓｒ及びＣａから成る群より選択さ１れる少なくとも一種の元素を表し，ＭはＭｇ及び／又はＺｎを表し，２ａは０＜ａ≦２の実数を表し，ｘ及びｙはそれぞれ０＜ｘ＜１，０≦ｙ＜１の実数を表す）で表されるアルミン酸塩蛍光体であることが好ましい。
【００１２】上記一般式中の，ａ，ｘ，ｙの好ましい値は，以下の理由で決められる。ｘは結晶構造的には，０から１迄可変であるが，十分な発光強度を得られ，しかも，蛍光灯点灯時の発光強度の低下を防止するのに有効なのは，０．１以上０．５以下である。ｘが０．１未満でも０．５を越えても発光強度が低くなってしまう。中でも更に，ｘが０．１５未満では発光強度の低下防止効果が少ないが，０．１≦ｘ≦０．１５の場合には式中Ｍの元素の構成比が０．２≦Ｓｒ／（Ｂ１ａ＋Ｓｒ＋Ｃａ＋Ｅｕ）＜１を満足する組成とすると，蛍光灯点灯時の発光強度の低下防止に有効である。ｘが大きいほど発光強度の低下防止に有効だが，０．５を越えるとＥｕＡｌＯの析出が顕著になり，３低下防止効果が飽和する。ｙも結晶構造的には，０から１迄可変であるが，十分な発光強度を得られるのは，０．２以下であり，特にｙ＝０であっても好ましい。又，ＭはＢａ，Ｓｒ，Ｃａの少なくとも１種１であるが，Ｃａの構成比が０．０１≦Ｃａ／（Ｍ＋Ｅｕ）≦０．１７１の範囲の化学組成とすると，不純物が生成せずに蛍光体合成温度の低減が可能となる。一方，Ｃａの構成比が０．１７＜Ｃａ／（Ｍ＋Ｅ１ｕ）の範囲の化学組成とすると，非発光物質である不純物の混在が顕著となり，発光強度の低下に繋がる。」
②「【００１５】この結晶構造を持つ結晶質無機化合物からの粉末Ｘ線回折パターンは，例えば（Ｂａ，Ｅｕ）Ｏ・ＭｇＯ・５Ａｌ   Ｏ０．８０．２２の組成の場合には図１に示すようなものであるが，ＡｌＯやＭｇＡ３   ２３ｌＯなどの発光に悪影響を殆ど及ぼさない透明な不純物が蛍光体中２４に混在している場合には，上記の回折ピーク以外に不純物の回折ピークが加わったパターンとなる。」
③「【００２３】【発明の効果】本発明の２価のユーロピウムあるいは２価のユーロピウム及び２価のマンガン共付活のアルミン酸塩蛍光体を用いることにより，点灯時に発光強度の低下の少ない蛍光ランプを製造する事が可能となる。従って，長時間に亘って高輝度で高演色性を示す３波長域発光形蛍光ランプを製造する事が可能となる。従って，長時間に亘って高輝度で高演色性を示す３波長域発光形蛍光ランプが得られる。」
(ウ)上記(イ)①ないし③の各記載，とりわけ「ＥｕＡｌＯ等の不純物が３析出してしまう」（段落【０００５】），「ＥｕＡｌＯの析出が顕著に３なり，低下防止効果が飽和する」，「不純物が生成せずに蛍光体合成温度の低減が可能となる」，「非発光物質である不純物の混在が顕著となり，発光強度の低下に繋がる」（段落【００１２】），「ＡｌＯやＭ２３ｇＡｌＯなどの発光に悪影響を殆ど及ぼさない透明な不純物が蛍光体２４中に混在している」（段落【００１５】）との各記載によれば，訂正明細書には，蛍光体中にＥｕＡｌＯ，ＡｌＯ   ，ＭｇＡｌＯ等の無機化３２   ３２４合物が「不純物」として混在することが記載されているということができる。
一般に，「不純物」とは「ある物質に少量混じった余計な別の物質」（広辞苑第５版）を意味する語であり，「不純物元素」，「不純物相」等を指す用語として用いられるが，訂正明細書に記載された「不純物」は，上記のとおり，無機化合物を指すから，「不純物元素」ではない。また，乙１及び弁論の全趣旨によれば，蛍光体の合成という技術分野においては，特定の結晶相からなる「単一相」という用語が一般的に用いられていることが認められる。
そうすると，訂正明細書に記載された「不純物」とは「不純物相」のことであり，蛍光体における「単相」とは「不純物相」を含まない「単一相」のことであると理解することができる。
したがって，本件発明７の「該結晶質無機化合物の単相」からなる蛍光体とは，「不純物相」を含まない，あるいは，「不純物相」が混在しない，請求項１～６記載の結晶質無機化合物の単一相からなる蛍光体を意味するものと解するのが相当である。本件発明７の「単相」からなる蛍光体における「単相」の意味が不明瞭であるという原告の主張は，採用することができない。
(エ)なお，付言するに，被告らは，取消事由１に関して，訂正明細書の段落【０００７】に記載された「特定のアルミン酸蛍光体」が「単相」の蛍光体を意味する旨の主張をしているが，段落【０００７】における「特定のアルミン酸蛍光体」との記載は，その前後の文脈に照らせば，「特定のアルミン酸塩蛍光体」を「特定のアルミン酸蛍光体」と誤記したものであって，これに引き続く段落【０００８】に記載された「アルミン酸塩蛍光体」（すなわち，本件発明１の蛍光体）を指すものというべきであるから，被告らの上記主張は採用することができない。イ原告は，請求項７にいう「単相」が「不純物相を含まない相」を意味するとしても，訂正明細書には「不純物相を含まない蛍光体」の製造方法は記載されていないから，本件発明７を容易に実施することができる程度の記載が訂正明細書にあるとはいえない旨主張する。
(ア)本件発明７の「該結晶質無機化合物の単相」からなる蛍光体は，上記アにおいて認定したとおり，請求項１～６記載の結晶質無機化合物からなる，「不純物相」を含まない蛍光体を意味する。


(イ)被告らは，「単相」という用語はＸ線回折パターン中に本来得ようとする特定の結晶質無機化合物からのピークのみが認められることを意味しており，蛍光体からのＸ線回折パターン中に不純物（相）からのピークが認められるか否かによって「単相」の蛍光体と「単相」でない蛍光体とを区別することができる旨主張する。
そこで，蛍光体のＸ線回折パターンについて検討するに，訂正明細書（甲３５の３）には，図１及び２に，縦軸をＸ線強度，横軸を回折角度とするグラフが示されており，また，蛍光体の合成，実施例及び比較例，図１及び２等に関し，前記ア(イ)②で認定した段落【００１５】のほか，次の記載がある。
①「【００１６】蛍光灯点灯中の劣化が起こりにくい本発明の蛍光体に含有される結晶質無機化合物に銅陰極Ｘ線管球から発生するＣｕＫα特性Ｘ線を入射した際の粉末Ｘ線回折パターンにおいて，図１に示す１ように，ミラー指数００８の回折ピークがミラー指数１１０の回折ピークと独立して極大値を持たないパターンを示すことである。一方，極大値を持つ場合には，図２に示すような粉末Ｘ線回折パターンとなる。ここで，独立して極大値を持たないとは，Ｘ線回折強度をＩ，回折角度２θをｔ度とした場合に，一次微分値ｄＩ／ｄｔがミラー指数００８の回折ピークとミラー指数１１０の回折ピークの間において，負の値を持たないことを意味する。……」
②「【００１７】本発明の蛍光体は，次のように合成する事ができる。
蛍光体原料として，
（１）酸化バリウム，水酸化バリウム，炭酸バリウム等のバリウム化
合物
（２）酸化ストロンチウム，水酸化ストロンチウム，炭酸ストロンチ
ウム等のストロンチウム化合物
（３）酸化カルシウム，水酸化カルシウム，炭酸カルシウム等のカル
シウム化合物
（４）酸化ユーロピウム，フッ化ユーロピウム等のユーロピウム化合物（５）酸化マグネシウム，水酸化マグネシウム，炭酸マグネシウム等
のマグネシウム化合物
（６）酸化亜鉛，水酸化亜鉛，炭酸亜鉛等の亜鉛化合物（７）酸化マンガン，水酸化マンガン，炭酸マンガン等のマンガン化
合物
（８）酸化アルミニウム，水酸化アルミニウム等のアルミニウム化合物を所定量秤量し，フッ化バリウム，フッ化アルミニウム，フッ化マグネシウム等のフラックスを配合し，原料混合物を十分に混合する。得られた混合物を坩堝に充填し，還元性雰囲気にて，１２００～１７００℃で２～４０時間かけて１回以上焼成する。焼成温度が高いほど，発光強度の高い蛍光体を得ることが出来るが，１７００℃を越えると焼成コストが発光強度の上昇効果に見合わない。還元性雰囲気を得る方法として，原料の充填された坩堝をカーボンの充填された坩堝内に埋め込む方法，黒鉛の塊や，ヤシガラ等の炭素物質を原料の充填された坩堝内に入れる方法がある。還元を確実にする為に，更にこれらの坩堝を窒素あるいは窒素水素の雰囲気中で焼成しても良い。又これらの雰囲気に水蒸気が含まれていても良い。還元焼成条件を適切にすることは，本発明の蛍光体を製造するために非常に重要である。即ち，焼成の開始から終了までの全ての段階において，炭素もしくは一酸化炭素によって強く還元することによって初めて本発明の蛍光体を製造する事ができる。この焼成物に分散，水洗，乾燥，篩を行い，本発明の青色あるいは青緑色発光のアルミン酸塩蛍光体を得る事ができる｡」
③「【００２４】
【実施例】以下，本発明の実施例について説明する。
実施例１
【００２５】
【表１】
ＢａＣＯ：０．８ｍｏｌ３
ＥｕＯ：０．１ｍｏｌ２３
ＭｇＯ：１．０ｍｏｌ
ＡｌＯ（ガンマタイプ）   ：５．０ｍｏｌ２３
【００２６】上記原料をエタノールを使用して湿式で混合し，乾燥し，成形圧力１０００ｋｇｆ／ｃｍでペレット状に成形し，坩堝に入れて２蓋を被せ，この坩堝をビーズ炭を入れた別の坩堝内に入れて蓋を被せ，大気中で昀高温度１５００℃で４時間焼成した。次いで，得られた焼０．８０．２２   ３成ペレットを粉砕し，（Ｂａ，Ｅｕ）Ｏ・ＭｇＯ・５Ａｌ   Ｏの２価のユーロピウム付活青色発光バリウムマグネシウムアルミン酸塩蛍光体を得た。
【００２７】この蛍光体のＸ線照射試験後の発光強度維持率Ｍｘは９４．８％であった。また，この蛍光体の空間群はＰ６／ｍｍｃ，格子３定数はａ＝５．６３６Å，ｃ＝２２．６４３Åであり，構成元素が表１又は表２に示す原子座標位置を占有していた。ＣｕＫα特性Ｘ線を１入射した際に図１の粉末Ｘ線回折パターンを示し，ミラー指数００８の位置にミラー指数１１０の回折ピークと独立したピークを持たないパターンを示した。
【００２８】実施例２～実施例９
表４に示す様に原料混合組成，焼成温度及びフラックスであるＡｌＦ添加の有無を変更した以外は実施例１に従ってアルミン酸塩蛍光体を3得た。これらの蛍光体のＸ線照射試験後の発光強度維持率Ｍｘを表５に示す。また，主な実施例については格子定数も併記した。尚，これらの蛍光体の空間群，構成元素の原子座標位置，粉末Ｘ線回折パターンは，実施例１とほぼ同一であり，ミラー指数００８の位置にミラー指数１１０の回折ピークと独立したピークを持たないパターンを示した。実施例１～実施例９の合成方法と特性について表４と表５にまとめて記載した。
実施例１０
【００２９】
【表２】
ＢａＣＯ：０．８ｍｏｌ3
ＥｕＯ：０．１ｍｏｌ23
３ＭｇＣＯ・Ｍｇ（ＯＨ）：０．２５ｍｏｌ32
ＡｌＯ（ガンマタイプ）   ：５．０ｍｏｌ23


ＡｌＦ：０．０１２ｍｏｌ3
【００３０】上記原料を乾式で混合し，乾燥，篩の後，坩堝に充填し，更にビーズ炭を入れた坩堝を原料の上に乗せ，蓋をして水蒸気を含んだ窒素雰囲気中で昀高温度１４５０℃で昇降温時間を含め１１時間掛けて１次焼成した。次いで，焼成粉を粉砕，篩し再度坩堝に充填し，更にビーズ炭を入れた坩堝を乗せ，蓋をして水蒸気を含んだ窒素水素混合雰囲気中で昀高温度１４５０℃で昇降温時間を含め１１時間掛けて２次焼成を行った。次いで，焼成粉を分散，洗浄，乾燥，篩の処理を行い，（Ｂａ，Ｅｕ）Ｏ・ＭｇＯ・５Ａｌ   Ｏの２価のユーロピウ0.80.2   23ム付活青色発光バリウムマグネシウムアルミン酸塩蛍光体を得た。【００３１】この蛍光体のＸ線照射試験後の発光強度維持率Ｍｘは９４．８％であった。また，この蛍光体の空間群，格子定数，構成元素の原子座標位置，粉末Ｘ線回折パターンは，実施例１と同一であった。
実施例１１
【００３２】
【表３】
ＢａＣＯ：０．８５ｍｏｌ3
ＥｕＯ：０．０７５ｍｏｌ23
３ＭｇＣＯ・Ｍｇ（ＯＨ）：０．２５ｍｏｌ32
ＡｌＯ（ガンマタイプ）   ：５．０ｍｏｌ23
ＡｌＦ：０．０１２ｍｏｌ3
【００３３】上記の原料混合組成に変更した以外は実施例１０に従ってバリウムマグネシウムアルミン酸塩蛍光体を得た。この蛍光体のＸ線照射試験後の発光強度維持率Ｍｘは９３．１％であった。また，この蛍光体の空間群，格子定数，構成元素の原子座標位置，粉末Ｘ線回折パターンは，実施例１とほぼ同一であった。実施例１２
【００３４】
【表４】
ＢａＣＯ：０．６ｍｏｌ3
ＳｒＣＯ：０．２ｍｏｌ3
ＥｕＯ：０．１ｍｏｌ23
３ＭｇＣＯ・Ｍｇ（ＯＨ）：０．２５ｍｏｌ32
ＡｌＯ（ガンマタイプ）   ：５．０ｍｏｌ23
ＡｌＦ：０．０３ｍｏｌ3
【００３５】上記の原料混合組成に変更した以外は実施例１０に従ってバリウムストロンチウムマグネシウムアルミン酸塩蛍光体を得た。この蛍光体のＸ線照射試験後の発光強度維持率Ｍｘは９５．１％であった。また，この蛍光体の空間群，格子定数，構成元素の原子座標位置，粉末Ｘ線回折パターンは，実施例１とほぼ同一であった。
比較例１
【００３６】
【表５】
ＢａＣＯ：０．９９ｍｏｌ3
ＥｕＯ：０．００５ｍｏｌ23
ＭｇＯ：１．０ｍｏｌ3
ＡｌＯ（ガンマタイプ）   ：５．０ｍｏｌ23
【００３７】上記原料混合組成にした以外は実施例１と全く同一の合成方法により，（Ｂａ，Ｅｕ）Ｏ・ＭｇＯ・５Ａｌ   Ｏの２価０．９９０．０１   23のユーロピウム付活青色発光バリウムマグネシウムアルミン酸塩蛍光体を得た。この蛍光体のＸ線照射試験後の発光強度維持率Ｍｘは７０．４％であった。また，この蛍光体の空間群はＰ６／ｍｍｃ，格子定数３はａ＝５．６３６Å，ｃ＝２２．６８６Åであった。ＣｕＫα特性Ｘ１線を入射した際に図２に示すようにミラー指数００８の位置にミラー指数１１０の回折ピークと独立した回折ピークを持つパターンを示した。
【００３８】比較例２～６
表４に示す様に原料混合組成，焼成温度及びフラックスであるＡｌＦ添加の有無を変更した以外は実施例１に従ってアルカリ土類マグネシ3ウムアルミン酸塩蛍光体を得た。これらの蛍光体のＸ線照射試験後の発光強度維持率Ｍｘを表５に示す。また，主な比較例については格子定数も併記した。尚，これらの蛍光体の粉末Ｘ線回折パターンは，比較例１とほぼ同一であり，ミラー指数００８の位置に独立した回折ピークを有していた。比較例１～比較例６の合成方法と特性について表４と表５にまとめて記載した。
比較例７
【００３９】
【表６】
ＢａＣＯ：０．９０ｍｏｌ3
ＥｕＯ：０．０５ｍｏｌ23
３ＭｇＣＯ・Ｍｇ（ＯＨ）：０．２５ｍｏｌ32
ＡｌＯ（ガンマタイプ）   ：５．０ｍｏｌ23
ＡｌＦ：０．０１２ｍｏｌ3


【００４０】上記の原料混合組成に変更した以外は実施例１０に従ってバリウムマグネシウムアルミン酸塩蛍光体を得た。この蛍光体のＸ線照射試験後の発光強度維持率Ｍｘは９０．４％であった。この蛍光体の粉末Ｘ線回折パターンは，比較例１とほぼ同一であり，ミラー指数００８の位置に独立した回折ピークを有していた。」(ウ)訂正明細書の上記(イ)①，②の各記載及び前記ア(イ)②で認定した段落【００１５】の記載によれば，図１のＸ線回折パターンは，実施例１で得られた蛍光体のものであり（実施例２～１１で得られた蛍光体のＸ線回折パターンもほぼ同一である。），図２のＸ線回折パターンは比較例１で得られた蛍光体のものであること（比較例２～６で得られた蛍光体のＸ線回折パターンもほぼ同一である。）が認められる。(エ)前記ア(イ)で認定した訂正明細書の段落【００１５】の記載によれば，不純物相が存在する場合は，不純物の回折ピークが付加された回折パターンが得られることになるところ，図１には回折角度２θが３１．４～３２度という狭い範囲の回折パターンが記載されているにとどまり，それ以外の回折角度における回折ピークの有無は開示されていない。そうすると，図１の回折パターンに基づいて不純物相の混在の有無を判断することはできないというべきである。
(オ)訂正明細書の上記(イ)③の記載によれば，実施例１は，段落【００２５】記載の原料を，段落【００２６】記載のとおり，混合，成形したものを坩堝内で焼成することにより，段落【００２７】記載の蛍光体を得たというものであるが，訂正明細書を検討しても，当該蛍光体が「単相」であることを示す記載は見当たらない。
実施例１で使用された原料は，上記(イ)②で認定した訂正明細書の段落【００１７】の「蛍光体原料として，（１）酸化バリウム，水酸化バリウム，炭酸バリウム等のバリウム化合物……を所定量秤量し，フッ化バリウム，フッ化アルミニウム，フッ化マグネシウム等のフラックスを配合し」の範囲に含まれ，実施例１の製造工程は，同段落の「原料混合物を十分に混合する。得られた混合物を坩堝に充填し，還元性雰囲気にて，１２００～１７００℃で２～４０時間かけて１回以上焼成する。……還元性雰囲気を得る方法として，原料の充填された坩堝をカーボンの充填された坩堝内に埋め込む方法，黒鉛の塊や，ヤシガラ等の炭素物質を原料の充填された坩堝内に入れる方法がある」の範囲に含まれるところ，段落【００１７】には「単相」の蛍光体を得るための製造条件に言及した記載はなく，その他「単相」の蛍光体を得るための製造条件に言及する記載は，訂正明細書には見当たらない。
実施例１において得られた「（Ｂａ，Ｅｕ）Ｏ・ＭｇＯ・５Ａ０．８   ０．２ｌＯの２価のユーロピウム付活青色発光バリウムマグネシウムアルミ２３ン酸塩蛍光体」の組成は，前記ア(イ)①で認定した訂正明細書の段落【００１０】ないし【００１１】において好ましいとされた範囲に含まれるところ（上記組成は，式「Ｍ，Ｅｕ）Ｏ・ａ（Ｍ   ，Ｍｎ１２
１－ｘｘ１－ｙ
）Ｏ・（５．５－０．５ａ）ＡｌＯ」において，Ｍ   がＢａ，ＭがＭｙ２３   １２ｇであり，ａ＝１，ｘ＝０．２，ｙ＝０の場合である。），これに引き続く訂正明細書の段落【００１２】を含め，訂正明細書を検討しても，当該蛍光体が不純物相の混在を許容しないものということはできない。実施例１で得られた蛍光体は，訂正明細書の段落【００１７】記載の製造条件によって製造され，段落【００１０】～【００１２】記載の組成を有するものであるが，上記検討したところによれば，当該蛍光体が不純物相を含まない「単相」のものであるということはできない。(カ)上記(イ)③で認定した訂正明細書の段落【００２８】～【００３５】には，実施例２～１１に関する記載があるが，これらの実施例により得られた各蛍光体のＸ線回折パターンは，実施例１とほぼ同一というものであり，訂正明細書を検討しても，当該各蛍光体が「単相」からなることを示す記載は見当たらない。また，実施例２～１１の製造方法は，実施例１と同様に，訂正明細書の段落【００１０】～【００１２】，【００１７】の各範囲に含まれるものであって，訂正明細書を検討しても，「単相」の蛍光体を得るための製造条件に言及する記載は見当たらない。
したがって，実施例２～１１により得られた蛍光体も，不純物相を含まないとする根拠を欠くというべきである。
(キ)以上検討したところによれば，訂正明細書の図１及び実施例１～１１についての記載により，「単相」の蛍光体が開示されているとは認められない。
審決は，「特許明細書の段落【００２４】～【００３５】に，具体的に実施例として製造方法も記載されている」と認定したが（審決書２６頁３４行～３５行），訂正明細書の段落【００２４】～【００３５】において，「単相」の蛍光体及びその製造方法が具体的に開示されていると認められないことは，上記のとおりであるから，審決の上記認定は誤りというべきである。
ウ被告らは，訂正明細書の「表３」において，Ｘ線の回折角度（２θ）のそれぞれにミラー指数付けを行うことにより，得られたバリウムマグネシウムアルミン酸塩蛍光体が「単相」であることを確認できる旨主張する。(ア)訂正明細書の「表３」（段落【００４３】の【表９】～【００４６】の【表１２】に記載された表）に関する説明は，訂正明細書に何ら記載されていない。
また，「表３」には「ミラー指数」，「回折角度２θ」，「面間隔」に関する各数値が記載されているものの，図１の縦軸に示された「Ｘ線強度」に相当する数値は記載されておらず，実施例との関係が明らかでなく，また，「ＣｕＫα特性Ｘ線を入射した際に得られる粉末Ｘ線回折１パターンにおいて，ミラー指数００８の位置にミラー指数１１０の回折ピークと独立したピークを有さない」という本件発明との関係も明らかでない。
したがって，「表３」によっては，本件発明７に係る蛍光体が訂正明細書に開示されているということはできない。


(イ)被告らは，訂正明細書の段落【００１４】の「本発明の蛍光体に含有される結晶質無機化合物を構成する元素の原子位置は，粉末Ｘ線回折パターンに基づくリートベルト解析法により求められる」との記載は，当業者に蛍光体が「単相」であるかどうかを客観的に判断する手掛かりを与えるものであり，また，「表３」が，実施例１で得られたリートベルト解析の結果という実験値に基づいて作成されたものであって，ミラー指数の回折ピーク同士が近接して「独立して極大値を持たない」場合には，それぞれの回折ピークを独立した回折ピークとして分離するための結晶構造解析（リートベルト解析）を行い，その解析結果をまとめたものである旨主張する。
しかし，段落【００１４】には，「本発明の蛍光体に含有される結晶質無機化合物を構成する元素の原子位置は，粉末Ｘ線回折パターンに基づくリートベルト解析法により求められる」との記載に続いて，「表１又は表２に示す原子座標位置を占有すると解析される」との記載があるにとどまり，「表３」に適用することは記載されていない。また，実測されたＸ線回折パターンをリートベルト解析によりピーク分離して解析したのであれば，その解析結果は「実測値」というよりも，「実測値」に基づいて作成された「計算値」というべきものであるところ，解析のもとになる実測値が訂正明細書に記載されていない（乙１３の１～４記載のデータ等は，訂正明細書に記載されていない。）のであるから，当業者が，「表３」の記載に基づいて「単相」の蛍光体が開示されていることを確認できないことは，明らかである。被告らの主張は採用することができない。
エなお，付言するに，被告らは，取消事由１に関して，本件発明７は，ＢａＭｇＡｌＯ化合物の単一相から得られるＸ線回折パターンがＪＣＰ１０   １７ＤＳ粉末データファイルに登録されたＢａＭｇＡｌＯ化合物の回折デ１０   １７ータとは一致しないこと（ＪＣＰＤＳ粉末データファイルに登録されたＢａＭｇＡｌＯ化合物の回折データが誤りを含んでいること）を明らか１０   １７にしたことに基づくものであり，この業績により「蛍光体賞」を受賞したことを主張する。
しかし，訂正明細書の特許請求の範囲の請求項７には「単相」と記載されているのみであり，また，発明の詳細な説明の項にも，「ＢａＭｇＡｌＯ化合物の単一相から得られるＸ線回折パターンがＪＣＰＤＳ粉末デ１０１７ータファイルに登録されたＢａＭｇＡｌＯ化合物の回折データとは一１０   １７致しない」という点については，何も記載されていないから，被告らの主張は，訂正明細書の記載に基づかないものであって，採用することができない。
オ以上検討したところによれば，訂正明細書の発明の詳細な説明の項は，当業者が容易にその実施をすることができる程度に，本件発明７の目的，構成及び効果を記載したものということはできないから，「本件明細書の記載は特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしているものと認められる」とした審決の認定判断は誤りであり，この誤りが，審決中，「特許第３４８４７７４号の請求項７に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」との部分の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，原告主張の取消事由２は理由がある。
(2)そうすると，原告主張の取消事由１について検討するまでもなく，審決中，「特許第３４８４７７４号の請求項７に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」との部分は，取消しを免れない。
２第２事件について
(1)被告らは，本件発明１のＸ線照射試験は加速劣化試験であるから，条件①ないし③を充たすことを必要とする旨主張する。
ア原告の追試に係る甲１７～１９における実験条件を説明する乙４及び弁論の全趣旨によれば，原告が行ったⅩ線照射試験において，対陰極から発生する白色Ⅹ線は試料面に垂直に照射され，かつ試料面の全面に照射されていることが認められる。
そうすると，原告の追試は，被告らの主張する条件①（対陰極から発生する白色Ｘ線が試料面に垂直に照射されていること）を充足しているということができるから，条件①の当否を検討するまでもなく，原告の追試が条件①を充足しないから真正でないという被告らの主張は，これを採用することができない。
イ乙４及び弁論の全趣旨によれば，原告が行ったⅩ線照射試験において，被告らが指摘するような測定用セルへの試料の詰め替えは行われておらず，発光強度測定に供された試料はⅩ線照射された試料そのものであることが認められる。
そうすると，原告の追試は，被告らの主張する条件③（発光強度測定に供された試料がＸ線照射された試料そのものであること）を充足しているということができるから，条件③の当否を検討するまでもなく，原告の追試が条件③を充足しないから真正でないという被告らの主張は，これを採用することができない。。
ウ(ア)乙４及び弁論の全趣旨によれば，原告が行ったⅩ線照射試験において，窓と試料面との中間に，フィルターはないが，ソーラスリットとダイバージェンススリットがあることが認められる。
上記事実によれば，原告の追試は，被告ら主張の条件②を充足しない。(イ)そこで，条件②の当否について検討する。


①本件発明１は，「Ｘ線照射試験における発光強度の維持率が９２％以上」であることを構成要件とするところ，Ｘ線照射試験の具体的内容について，訂正明細書（甲３５の３）には，次の記載がある。「【００２１】Ｘ線照射試験は，銅陰極管をＸ線発生源とする粉末Ｘ線回折計において４０ｋＶの加速電圧で３０ｍＡの電流を流した時に発生する白色Ｘ線を銅陰極から１８．５ｃｍ離れた試料に６時間照射した後に，波長２５３．７ｎｍの紫外線励起による発光強度を測定し，照射前発光強度に対する維持率として計算することにより行われる。つまり，Ｘ線照射前の紫外線励起による発光強度をＩとｉし，Ｘ線照射後のそれをＩとすると，Ｘ線照射後の発光強度維持率ｆＭｘは，Ｍｘ＝１００×Ｉ／Ｉ％となる。このＸ線照射試験は，ｆｉ蛍光ランプ点灯時の発光強度の維持率と良い相関が取れる。」上記記載によれば，訂正明細書には，Ｘ線照射試験について，「銅陰極管をＸ線発生源とする粉末Ｘ線回折計」を用い，「４０ｋＶの加速電圧で３０ｍＡの電流を流した時に発生する白色Ｘ線を銅陰極から１８．５ｃｍ離れた試料に６時間照射」するという条件が開示されており，粉末Ｘ線回折計及び白色Ｘ線が用いられることが認められる。しかし，上記記載からは，窓と試料面との中間にスリット等の遮蔽物があるか否かは明らかでなく，訂正明細書を検討しても，上記以外には，Ｘ線照射試験の具体的内容に言及する記載は見当たらない。また，本件記録を検討しても，本件特許の出願当時，Ｘ線照射試験が蛍光体の加速劣化試験としてごく一般的なものであり，その具体的な条件を明示するまでもなく，当業者に明らかなものであったことを裏付ける証拠は見当たらない。
②甲２８（玉虫文一ほか編「岩波理化学辞典   第３版」岩波書店１９７８年５月１０日発行，１３８頁～１４１頁），甲２９（化学大辞典編集委員会編「化学大辞典」共立出版株式会社昭和３７年６月５日発行，９２２頁～９２３頁）及び弁論の全趣旨によれば，本件特許の出願当時，粉末Ｘ線回折計は，Ｘ線を発生するＸ線管，入射Ｘ線の広がりを制限するスリット，回折線を測定する検出器，試料と検出器とを連動させるゴニオメーター等から構成された測定装置であり，粉末試料に対して単色Ｘ線を入射角度を変えながら照射し，試料から散乱される回折線の角度と強度を測定することにより，試料の結晶構造解析等に利用するものであることが知られており，粉末Ｘ線回折計は，その構成及び使用目的に照らし，本来，スリットを備えていることが，技術常識であったということができる。
そうすると，スリットを取り除いて使用することは，粉末Ｘ線回折計における通常の使用形態でないというべきである。なお，このことは，被告らの追試に係る甲２５の「粉末セルに入れた蛍光体の粉末試料面に白色Ｘ線を照射するために，通常の粉末Ｘ線回折測定ではＸ線管球と試料との間に設置されるＸ線用金属フィルターやソーラースリットを除去した。」（７頁２８行～３０行）との記載にも符合する。③訂正明細書（甲３５の３）の特許請求の範囲の請求項１の「ＣｕＫα特性Ｘ線を入射した際に得られる粉末Ｘ線回折パターンにおいて…１…結晶無機化合物を含有する」との記載から明らかなとおり，本件発明１においては，結晶構造無機化合物のＸ線回折パターンを測定する必要があるところ，前記１(1)イ(イ)①において認定した段落【００１６】の記載によれば，訂正明細書には，結晶質無機化合物の粉末Ｘ線回折パターンを得るために「銅陰極Ｘ線管球から発生するＣｕＫα特１性Ｘ線を入射」することが開示されている。これには，スリットの有無に関する記載はないが，甲２５の「測定条件は……発散スリット１度，受光スリット０．２ｍｍ，散乱スリット１度として，一般的な測定条件に設定した。」（８頁１２行～１４行），「測定条件は……発散スリット１度，受光スリット０．２ｍｍ，散乱スリット１度として，精密な測定条件に設定した。」（８頁２８行～３０行）との記載によれば，被告らは，本件発明１の粉末Ｘ線回折パターンの測定に際して，粉末Ｘ線回折計をスリットのある状態で使用していることが認められる。
ＣｕＫα特性Ｘ線は特定の波長を有するＸ線であり，白色Ｘ線は連１続的な波長分布を有するＸ線であるところ，本件発明１における粉末Ｘ線回折パターン測定とＸ線照射試験とを比較すると，結晶構造解析を目的とする粉末Ｘ線回折パターン測定では測定精度を高めるためＣｕＫα特性Ｘ線を用いるのに対し，Ｘ線照射試験ではＸ線照射を目的１として白色Ｘ線の使用が指示されているものと理解される。そして，粉末Ｘ線回折計において白色Ｘ線を得る場合，被告らの追試に係る甲２５及び原告の追試に係る甲１７がともに採用しているように，フィルターを取り外すことは常套手段であることがうかがわれる。しかし，甲３８，乙２０及び弁論の全趣旨によれば，スリットの有無は線質に影響するものではないことが認められ，スリットを取り除いて使用することが粉末Ｘ線回折計における通常の使用形態でないことは上記のとおりであるから，これをあえて取り外すべきことが当然であるとはいえない。
④被告らは，乙１４に，粉末Ｘ線回折計が，その使用目的に応じ，スリットを取り外し可能であることは技術常識であることが記載されている旨主張する。


しかし，乙１４は，本件特許の出願後の特許出願に係る公開公報であり，これをもって直ちに本件特許の出願時の技術水準を示すものとは認められない。また，乙１４の「しかも，平行ビーム法によるＸ線回折測定や微細な試料に対するＸ線回折測定等の場合，コリメータと称するスポット状のＸ線を形成する収束器を用いることもあり，この場合は，ソーラスリットボックス内が空洞となったスリット装置を入射側に設置する。」（段落【０００９】）との記載に示されるとおり，同号証は，ソーラスリットの機能を代替するためにコリメータを使用することを開示するものにすぎず，ソーラスリット又はその代替部材を使用しないでＸ線照射することを開示するものではない。⑤上記①ないし④において検討したところによれば，訂正明細書に接した当業者は，段落【００２１】にＸ線照射試験に必要な条件が開示されていると理解するというべきであり，訂正明細書が粉末Ｘ線回折及びＸ線照射試験で使用する「粉末Ｘ線回折計」のスリットについて何ら言及していない以上，Ｘ線照射試験においても，粉末Ｘ線回折の場合と同様に，スリットを設置した状態でこれを行うことが指示されていると理解すると考えられ，Ｘ線照射試験において粉末Ｘ線回折計のスリットを取り外して照射することは，訂正明細書の記載から自明な事項ということはできない。
⑥被告らは，本件発明のＸ線照射試験は「加速劣化試験」であるから，条件②を充足する必要があると主張し，対陰極から発生して管球の窓から取り出された白色Ｘ線が試料面に照射される前に遮蔽物によってＸ線ビームの一部がカットされた場合，遮蔽物がない場合に比較して単位面積当たりのＸ線照射強度が低下して劣化試験としての意味をもたなくなるのであるから，対陰極から発生して管球の窓から取り出された白色Ｘ線と試料面との中間に遮蔽物を設けないことは，当業者にとっては自明の事項である旨主張する。
確かに，窓と試料との間にスリットがあると，Ｘ線ビームの一部がカットされる場合，スリットがない場合に比較して単位面積当たりのＸ線照射強度が低下することが推測される。しかし，訂正明細書は，本件発明１におけるＸ線照射試験の条件として，単位面積当たりのＸ線照射強度を明示するものではなく，また，粉末Ｘ線回折計はスリットを設置した状態で使用することが通常であることは前記のとおりである。
そうすると，スリットの存否によってＸ線照射強度に変化があるとしても，条件②が訂正明細書の記載から自明な事項であると認めるには足りないというべきである。
⑦被告らは，乙２０に示されるように，本件発明のＸ線照射試験が蛍光体の加速劣化試験を目的としたものであること，Ｘ線照射試験は装置のソーラスリットを除いて行うべきものであることは，いずれも当業者にとって自明である旨主張する。
しかし，前記①のとおり，本件特許の出願当時，Ｘ線照射試験がその具体的な条件を明示するまでもなく当業者にとって明らかであったことを裏付ける証拠は見当たらない。また，前記③のとおり，粉末Ｘ線回折計において白色Ｘ線を得る場合，スリットについては線質に影響するものではないから，これをあえて取り外すべきことが当然であるとはいえない。さらに，上記⑥のとおり，スリットの存否によってＸ線照射強度に変化があるとしても，条件②が訂正明細書の記載から自明な事項であると認めるには足りない。
そうすると，乙２０を考慮してもなお，条件②が訂正明細書の記載から自明な事項であると認めることはできない。被告らの主張は採用することができない。
⑧以上検討したところによれば，条件②は訂正明細書の記載に基づくものでなく，また，訂正明細書から自明なものでもないというべきである。
したがって，原告の追試が条件②を充足しないから真正でないという被告らの主張は，これを採用することができない。
(2)ア被告らは，原告の追試に係る甲１７において，発光強度の低下の程度を評価すべく実施された加速劣化試験後であるにもかかわらず，発光強度が逆に向上したデータが示されており，技術常識からは理解し難いと主張する。
しかし，本件発明が対象とする蛍光体は，紫外線励起の蛍光体であって，点灯時の紫外線照射により発光強度の低下が生じるのに対し，本件発明のＸ線照射試験においては，紫外線と線質の異なるＸ線を用いている。また，訂正明細書の段落【００２１】には，「このＸ線照射試験は，蛍光ランプ点灯時の発光強度の維持率と良い相関が取れる。」との記載があるが，この「良い相関」はどの程度良い一致を示す相関であるのか明らかとはいえない。
イ被告らは，Ｘ線照射試験が加速劣化試験である根拠として，訂正明細書の段落【００２１】の「このＸ線照射試験は，蛍光ランプ点灯時の発光強度の維持率と良い相関が取れる」との記載を挙げた上，相関が取れることについて実験結果を提示し，三波長域発光蛍光ランプ１０００時間点灯後の色度座標値ｙの変化量ｄｙと６時間のＸ線照射後の発光強度維持率には，極めて良好な相関関係が認められる旨主張する。被告らの主張する実験結果なるものは，５個の試料を用意して，三波長域発光蛍光ランプ１０００時間点灯後の色度座標値ｙの変化量（ｄｙ）と，Ｘ線６時間照射後の紫外線励起による発光強度維持率，をそれぞれ測定したものであり，その結果によれば，前者の変化量が大きいほど後者の維持率の低下が大きいという傾向を示しており，その点で両者には相関関係があることがうかがわれないではない。
しかし，上記実験結果を裏付けるに足りる証拠は，本件においては見当たらない。
また，訂正明細書の段落【００２１】には，「Ｘ線照射試験の発光強度維持率」は「蛍光ランプ点灯時の発光強度維持率」と「良い相関」がある旨記載されているのに対し，被告らの上記実験は「蛍光ランプ点灯時の発光強度維持率」ではなく，「蛍光ランプ点灯時の色度座標値のｙ変化量」との相関を調べたものであり，訂正明細書の記載と整合していない。
さらに，測定に使用されたとされる５個の試料の発光強度維持率は，いずれも９２％を下回っており，本件発明１の構成要件である「９２％以上」を満たす蛍光体に該当しない。
したがって，被告ら主張の上記実験結果は，本件発明１の蛍光体について妥当するものとは認められず，Ｘ線照射試験と蛍光ランプ点灯時の発光強度の維持率について「良い相関が取れる」ことを裏付けるものとは認められない。


主文
被告人を無期懲役に処する。
未決勾留日数中３３０日をその刑に算入する。
理由
（罪となるべき事実）
被告人は，深夜に民家に押し入って金品を強取しようと企て，第１【平成１７年１２月２７日付け起訴状公訴事実第１】甲，乙及び丙らと共謀の上，平成１０年１１月１９日午前３時ころ，神戸市（以下略）所在のＡ方１階風呂場窓のアルミ格子を外して同窓から同人方に侵，，，（   ）（）入し   そのころ同所１階居室においてＢ   当時３５歳及びＣ当時７歳，，に対しいきなり粘着テープなどでその両手両足を緊縛するなどの暴行を加えさらに，同所２階居室において，Ｄ（当時３４歳）に対し，所携の刃物様の物をその頸部に押し付けた上，粘着テープなどでその両手両足を緊縛し，猿ぐつわをするなどの暴行を加えて，上記３名の反抗を抑圧した上，同所にあった上記Ａら所有に係る現金約３３８４万１５００円及び指輪等約６７点（時価合計約１２７５万５０００円相当）を強取し，その際，上記各暴行により，上記Ｂに全治約２週間を要する両手関節捻挫等の傷害を，上記Ｃに全治約１か月間を要する左中指末節骨皹裂骨折の傷害を，上記Ｄに加療約２週間を要する右手関
節捻挫の傷害をそれぞれ負わせた
第２【平成１７年１２月２７日付け起訴状公訴事実第２】甲，乙及び丙らと共謀の上，平成１０年１２月１４日午前４時過ぎころ，大阪府八尾市（以下略）所在のＥ方１階応接間南側窓のガラス戸に穴を開けて同穴から同人方に侵入し，同所２階南東側寝室において，Ｆ（当時２４歳）に対し，その頭部を金属バットで１回殴打する暴行を加え，さらに，上記Ｅ（当時５６歳Ｇ当時５０歳   及び上記Ｆに対し所携の刃物を突きつけ上記３），（   ），，名の両手等を手錠等で緊縛するなどの暴行を加えかねかね   きんこきん，「。。   。こなどと申し向けて脅迫して上記３名の反抗を抑圧した上   同所にあった。」，，上記３名ら所有に係る現金約３２９万３０００円及び紳士用腕時計等１４点（時価合計３５３万３０００円相当）を強取し，その際，上記各暴行により，上記Ｅに加療約１週間を要する両手首絞扼等の傷害を，上記Ｆに加療約１０日
間を要する頭部打撲等の傷害をそれぞれ負わせた
第３【平成１７年１２月２７日付け起訴状公訴事実第３】甲，乙，丙及び丁らと共謀の上，平成１０年１２月２４日午前３時２０分ころ，神戸市（以下略）所在のＨ方１階洗面所南側の無施錠の窓から同人方に侵入し，同所２階北西側和室において，Ｉ（当時２３歳）に対し，その背後から所携の金属バットなどでその頭部等を多数回強打して失神させた上，ネクタイでその両手両足を緊縛する暴行を加え，同所２階南東側洋室において，就寝中のＪ（当時４９歳）を起こした上，同女に対し，所携の金属製の棒様の物でその左肘を殴打し，その両手に手錠をかける暴行を加え，さらに，同女の叫び声に気付いて同所２階東側洋室から廊下に出てきたＫ（当時２６歳）に対し，所携の金属製の棒様の物でその頭部，背中等を多数回強打し，その両手に手錠をかけるなどの暴行を加え，上記３名の反抗を抑圧した上，同所にあった上記Ｉら所有に係る現金約１１万５０００円を強取し，その際，上記各暴行により，上記Ｉに全治約１０日間を要する頭部・右肩後面・左上腕打撲症等の傷害を，上記Ｋに加療約１０か月間を要する頭蓋骨骨折，急性硬膜外血腫，右鎖骨・左
肩甲骨骨折の傷害をそれぞれ負わせた
第４【平成１８年３月１日付け起訴状公訴事実第１】甲，乙，丙及び丁らと共謀の上，平成１１年１月９日午前２時３０分ころ，兵庫県明石市（以下略）所在のＬ方１階リビングの掃出窓の施錠を外して同窓から同人方に侵入し，そのころ，同所１階において，就寝中の同人（当時７９）（），   ，「。。歳及びＭ   当時５２歳を起こした上両名に対し   騒ぐなもの言うなしゃべるなかねかね   きんこきんこあけろ   あけろなどと申し。」「，。   ，。」「，。」向けつつ，模造刀剣様の物を上記Ｌの顔面に突き付け，手錠及び布テープ等で両名の両手両足を緊縛するなどの暴行を加え，両名の反抗を抑圧した上，同所にあった両名所有に係る現金約２５０万円及び指輪等３５点（時価合計約１２１７万８０００円相当）を強取し，その際，上記各暴行により，上記Ｌに加療約１週間を要する右眉部切創，両手関節部挫傷の傷害を，上記Ｍに加療約１週
間を要する両手関節部挫傷の傷害をそれぞれ負わせた


第５【平成１８年３月１日付け起訴状公訴事実第２】甲，乙，丙及び丁らと共謀の上，平成１１年１月２６日午前４時ころ，大阪市東住吉区（以下略）所在のＮ方玄関扉の施錠を外して同玄関から同人方に侵入し，そのころ，同所母屋１階７畳間において，就寝中のＯ（当時７０歳）に対し，紐でその両手両足を緊縛し，タオルで猿ぐつわをする暴行を加え，同所母屋１階南西側８畳間において，就寝中のＰ（当時８歳）に対し，紐でその両手両足を緊縛し，タオルで猿ぐつわをする暴行を加え，同所母屋２階南側６畳間において，就寝中のＱ（当時１０歳）に対し，紐でその両手両足を緊縛し，布製粘着テープで猿ぐつわをする暴行を加え，同所母屋２階北西側寝室において，就寝中の上記Ｎ（当時３９歳）及びＲ（当時３６歳）を起こした上，両名に対し，手錠及び紐でその両手両足を緊縛し，タオル等で猿ぐつわをする暴行，，「。」「，。」を加えるとともに所携の包丁及び金属バットを示し   静かにかねかねきんこきんこなどと申し向けて脅迫し   上記Ｎら５名の反抗を抑圧した「，。」，上，同所にあった同人ほか２名所有に係る現金約５３３万円を強取した第６【平成１７年１１月３０日付け起訴状公訴事実】甲，乙，丙及び丁と共謀の上，平成１１年３月２３日午前３時ころ，大阪府交野市（以下略）所在のＳ方１階台所のガラス戸の施錠をはずして同所から同人方に侵入しそのころ同所において   就寝中のＴ当時５６歳及びＳ   当，，，（   ）（時６１歳の両名を順次起こした上両名に対し   かねかねきんこ   きん），，「，，   ，こなどと申し向けつつ紐等でその両手両足を緊縛し   下着等で猿ぐつわを。」，，するなどの暴行を加え，上記両名の反抗を抑圧した上，同所にあった上記Ｓ所有に係る現金約３４万２０００円，日本刀２振り，模造刀１振り及び腕時計１個並びに同人管理に係る指輪１個（時価合計約９０８万円相当）を強取した
第７【平成１８年２月１７日付け起訴状公訴事実】
甲，乙，丙及び丁と共謀の上，平成１１年３月２４日午前３時ころ，大阪府寝屋川市（以下略）所在のＵ方南側１０畳間縁側の無施錠の窓から同人方に侵入し，そのころ，同所南側３畳間において，就寝中の同人（当時４５歳）が被告人らの足音に気付いて起きるや，同人に対し，所携の日本刀でその右腕に切り付けた上，同人を同所北側７畳半の間に連れて行き，同室において，同人及（），「，。」「，び布団に寝て読書をしていたＶ   当時４０歳に対しかね   どこきんこどこなどと申し向けつつ所携の日本刀の刃を鞘から抜いて見せ   紐で両名。」，，の両手両足を緊縛するなどの脅迫，暴行を加え，その反抗を抑圧した上，同所にあった上記Ｖ所有に係る現金約２４万５０００円を強取し，その際，上記暴行により，同人に加療約１週間を要する右前腕切創の傷害を負わせた第８【平成１８年３月１日付け起訴状公訴事実第３】，，，，甲   乙丙及び丁と共謀の上平成１１年年４月２３日午前１時４０分ころ大阪市東住吉区（以下略）所在のＷ方１階事務室の掃出窓の施錠を外して同窓，，，（   ）から同人方に侵入しそのころ同所１階において   就寝中のＸ当時６５歳を起こした上，同女に対し，紐でその両手両足を緊縛し，下着等で猿ぐつわを，，，，し   さらにその頭部を棒様の物で突くなどの暴行を加え同所２階において就寝中の上記Ｗ当時７１歳を起こした上   同人に対し日本刀を示しか（）   ，，，「ねかねきんこ   きんこなどと申し向けて脅迫し紐等でその両手両足，。」「，   。」，，，，を緊縛し下着等で猿ぐつわをする暴行を加え   上記両名の反抗を抑圧した上同所にあった両名所有に係る現金約１１５万円及び腕時計等８点（時価合計約１４１万３０００円相当）を強取し，その際，上記暴行により，上記Ｘに加療約７日間を要する左側頭部から目尻にかけて内出血を伴う打撲傷の傷害を負わ
せた
第９【平成１７年６月２１日付け起訴状公訴事実】
甲，乙，丙及び丁と共謀の上，平成１１年５月１３日午前２時ころ，大阪府豊中市（以下略）所在のＹ方１階台所の無施錠の窓から同人方に侵入し，そのころ，同所において，１階北東側家政婦室７畳半の間で就寝中の同人方家政婦Ｚ（当時６６歳）に対し，その両手両足を紐で緊縛し，さらに，パジャマ上衣をその口に咬ませて猿ぐつわをし，強く締め付けるなどの暴行を加えてその反抗を抑圧した上，上記崔方台所にあった上記崔所有の現金約２万５０００円を強取し，その際，上記暴行により，そのころ，上記Ｙ方家政婦室において，同
女を咽頭部圧迫により窒息死させた
ものである。
（法令の適用）


，，被告人の判示第１ないし第９の各所為中各住居侵入の点はそれぞれ刑法６０条１３０条前段に，第１の所為中のＢ，Ｃ及びＤに対する各強盗致傷，第２の所為中のＥ及びＦに対する各強盗致傷，第３の所為中のＩ及びＫに対する各強盗致傷，第４の所為中のＬ及びＭに対する各強盗致傷，第７並びに第８の所為中の各強盗致傷の点はいずれも刑法６０条，平成１６年法律第１５６号附則３条１項による同法による改正前の刑法２４０条前段に，第５及び第６の各所為中の各強盗の点はいずれも刑法６０条，２３６条１項（刑の長期は，いずれも行為時においては平成１６年法律第１５６号による改正前の刑法１２条１項に，裁判時においてはいずれもその改正後の刑法１２条１項によることになるが，これは犯罪後の法令によって刑の変更があったときに当たるから刑法６条，１０条によりいずれも軽い行為時法の刑によるに第９の所為中強盗致死の点は刑法６０条   ２４０条後段にそれぞれ該当。），，するが，第１の住居侵入とＢ，Ｃ及びＤに対する各強盗致傷，第２の住居侵入とＥ及びＦに対する各強盗致傷，第３の住居侵入とＩ及びＫに対する各強盗致傷，第４の住居侵入とＬ及びＭに対する各強盗致傷，第７及び第８の各住居侵入と各強盗致傷，第５及び第６の各住居侵入と各強盗，第９の住居侵入と強盗致死との間にはいずれもそれぞれ手段結果の関係があるので，同法５４条１項後段，１０条により，第１から第９までの罪をそれぞれ１罪として，第１については刑及び犯情の最も重いＣに対する強盗致傷罪の刑で，第２については刑及び犯情の最も重いＦに対する強盗致傷罪の刑で，第３については刑及び犯情の最も重いＫに対する強盗致傷罪の刑で，第４については刑及び犯情の最も重いＬに対する強盗致傷罪の刑で，第５及び第６についてはいずれも重い強盗罪の刑で，第７及び第８についてはいずれも重い強盗致傷罪の刑で，第９については重い強盗致死罪の刑でそれぞれ処断すること，，，，とし   第１ないし第４第７第８の各罪についていずれも所定刑中有期懲役刑を第９の罪について所定刑中無期懲役刑をそれぞれ選択し，以上は刑法４５条前段の併合罪であるが，第９の罪について無期懲役刑に処する場合であるから同法４６条２項本文により他の刑を科さないこととし，被告人を無期懲役刑に処し，同法２１条を適用して未決勾留日数中３３０日をその刑に算入し，訴訟費用は刑事訴訟法１８１条１項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。
（量刑の理由）
第１事案の概要
本件は，平成１０年１１月から平成１１年５月までの間に，大阪府及び兵庫県内において，被告人ら韓国人数名が実行犯の中心となって，職業的に累行した連続押し込み強盗９件であり，第１ないし第４，第７，第８は強盗致傷（被害者１１名，第５，第６は強盗，第９は強盗致死という事案である。）平成１０年１１月ころ，それまで丙を移動用の自動車の運転手役として侵入窃盗を行っていた甲は，更に多額の利得を得ることを狙って押し込み強盗をすることを考え，被告人及び乙らを実行役として誘い入れた。そして，資産家の邸宅についての情報を日本人等から得るようにし，被告人ら実行犯が韓国から来日して，深夜被害者宅に侵入し，暴行脅迫を加えて金品を奪い，実行犯らは犯行後まもなく帰国するということを繰り返していたものである。その犯行態様は，資産家で自宅に現金や貴金属などが貯えられているとの情報や下見の結果をもとに，あらかじめ手袋，覆面あるいは刃物や手錠などを準備した上，実行犯役３，４名と案内役ないし運転手役１，２名が自動車で被害者方付近に赴き，実行役が塀を乗り越えるなどして敷地内に侵入し，無施錠の窓や道具を用いて施錠を外した窓などから室内に押し入り，深夜就寝中の家人，，「，。」，「，。」を起こすなどして   両手両足を縛り上げかねかね   きんこきんこなどと言って，現金や金庫の在処を聞き出し，あるいは，家人を緊縛した上で，，（，室内を物色し   多額の現金や貴金属類などを奪うというもので高齢者第４第５，第８，第９）や年少の子ども（第１，第５）までも緊縛し，日本刀などの刃物（第１，第２，第４，第７，第８，金属バット（第２，第３，スタン））ガン（第８）などの凶器を用いて暴行脅迫を行っているもので，計画的かつ巧妙である上，非常に凶悪で危険である。
，，その結果として９件の押し込み強盗のうち７件で被害者を死傷させており特に第３の被害者Ｋには金属製の凶器で頭部等をめった打ちにして加療約１０か月間を要する頭蓋骨骨折，急性硬膜外血腫等により生命を危機に陥れる重傷を負わせ，遂に，第９の犯行においては，被害者に対する猿ぐつわをきつく締め上げたまま放置したことなどにより被害者を窒息死させており，本件各犯行により，死者１名，負傷者１１名という重大な人的被害を生じさせたものである。また，財産的被害も，現金合計４６００万円余り，物品被害時価総額３８００万円余りと多額に上っており，本件は金品のためなら危険凶暴な行為も何ら辞さない連続緊縛強盗事件として知られ，広く社会の安全を損ない，住民の不安感を高じさせたもので，社会的影響も大きな犯行である。第２被告人が犯行に加わるに至る経緯及び被告人の関与状況等１被告人は，韓国で出生し，２０歳前後のころ同国でスリを犯して検挙されるなどし，その後ビリヤード店を経営するなどしたが，平成８年（１９９６年）ころにはその経営を止め，平成１０年（１９９８年）ころ，以前にも一緒に盗みをしたことがあり，ビリヤード店の常連でもあった甲から日本に行って盗みをすることを誘われ，同様に一緒に盗みをしたことがあった乙と共に実行犯役となり，それが単なる侵入窃盗ではなく凶悪な押し込み強盗であることがわかった上で甲の指図に従い，本件各犯行に加わった。
２被告人の役割は，首謀者である甲の指示の下，乙とともに被害者方に押し入る実行犯役であり，家人を脅し，縛り上げるなどを他の２名とともにし，他の２名が室内を物色などする際は，既に縛り上げて抵抗できなくなった被害者の見張り役をもしていた。第９の犯行では，被害者を見張るように甲から命じられ，他の２名が物色中，被害者が声を立てて犯行が発覚することをおそれる余り，猿ぐつわをきつく締め直しており，被告人の行為が被害者が窒息により死亡するに至ったことに直接結びついている。


平成１４年（行ケ）第３４５号　審決取消請求事件
平成１５年１１月１１日口頭弁論終結
判　　　　決
原　　　告　　　　三工機器株式会社
訴訟代理人弁護士　生　田　哲　郎
同　　　　　　　　山　田　基　司
同　　　　　　　　山　崎　理恵子
同　　　　　　　　高　橋　　　淳
同　　　　　　　　池　田　博　毅
訴訟代理人弁理士　松　井　　　茂
被　　　告　　　　日特エンジニアリング株式会社
訴訟代理人弁理士　後　藤　政　喜
同　　　　　　　　松　田　嘉　夫
同　　　　　　　　藤　井　正　弘
同　　　　　　　　飯　田　雅　昭
同　　　　　　　　三　田　康　成
主　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
特許庁が無効２００１－３５４４７号事件について平成１４年５月３１日にした，特許第２８１３５５６号の請求項１に係る発明についての特許を無効とするとの審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実等
１　特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「ステータコアへの巻線装置」とする特許第２８１３５５６号の特許（平成７年３月１４日出願（以下「本件出願」という。），平成１０年８月７日設定登録。以下「本件特許」といい，その発明を「本件発明」という。請求項の数は１である。）の特許権者である。
被告は，本件特許を請求項１に関して無効にすることについて審判を請求した。
特許庁は，この請求を無効２００１－３５４４７号事件として審理し，その結果，平成１４年５月３１日，「特許第２８１３５５６号の請求項１に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし，審決の謄本を同年６月１３日に原告に送達した。
２　特許請求の範囲（（イ）ないし（ニ）は，審決に合わせて便宜上付した記号である。別紙図面Ａ参照。）
「【請求項１】
（イ）　一方から導入した導線を他方に設けたノズル（１５ａ）から供出するガイド筒（１２）と，　このガイド筒（１２）を軸方向へ往復動作させる往復動作部（１６）と，このガイド筒（１２）を軸周方向へ設定角度揺動させる揺動部（１７）とを備え，
（ロ）　ステータコア（１）に上記ノズル（１５ａ）を臨ませると共に上記ガイド筒（１２）の往復動作及び揺動により上記ノズル（１５ａ）から供出する導線（４）をステータコア（１）の内歯（２）に巻付けてコイルを形成するステータコ
アへの巻線装置において，
（ハ）　上記揺動部（１７）は，上記ガイド筒（１２）に直交する方向へ配設され，上記往復動作部（１６）と同期回転するカム軸（２４）と，このカム軸（２４）の外周に周回状に形成されたリブ状のカム（２６）と，上記ガイド筒（１２）の軸方向移動を許容し，上記ガイド筒（１２）の回転に対して係合するように，上記ガイド筒（１２）の外周に配置された揺動スリーブ（２３）と，この揺動スリーブ（２３）に二股をなして取付けられ，上記リブ状のカム（２６）をバックラッシ０の状態で挟持するカムフォロワ（２７）とで構成されており，（ニ）　上記カム（２６）は，上記ガイド筒（１２）を揺動させるカム曲線部（２６ａ）と，反転の際に一旦揺動を停止させるカム直線部（２６ｂ）とを連続させて周回状に形成した形状をなし，上記カム直線部（２６ｂ）に上記カムフォロワ（２７）が位置したときに，上記ノズル（１５ａ）が上記ステータコア（１）の内溝（３）内を通過するように設定されていることを特徴とするステータコアへの巻線装置。」
３　審決の理由
別紙審決書写しのとおりである。要するに，本件発明は，特開平５－６４３９８号公報（本訴甲第３号証，審判甲第１号証。以下「刊行物１」という。）に記載された発明（以下「引用発明１」という。審決がいう「甲第１発明」である。別紙図面Ｂ参照。），及び，特開平２－３０５７６５号公報（本訴甲第４号証，審判甲第２号証。以下「刊行物２」という。）に記載された発明，特開平３－４０７４１号公報に記載された発明，実公昭６３－１２２６９号公報（本訴甲第６号証，審判甲第４号証。以下「刊行物４」という。）に記載された発明（以下「引用発明４」という。審決がいう「甲第４発明」である。），特公昭６３－６５４６５号公報（本訴甲第７号証，審判甲第５号証。以下「刊行物５」という。）に記載された発明（以下「引用発明５」という。審決がいう「甲第５発明」である。）に基づき当業者が容易に発明をすることができたものであり，本件特許は，特許法２９条２項に違反して特許されたものであるから，無効とすべきである，とするものである。
審決が，上記結論を導くに当たり，本件発明と引用発明１との一致点及び相違点として認定したところは，次のとおりである。
一致点


「（イ）一方から導入した導線を他方に設けたノズルから供出するガイド筒と，このガイド筒を軸方向へ往復動作させる往復動作部と，このガイド筒を軸周方
向へ設定角度揺動させる揺動部とを備え，
（ロ）ステータコアに上記ノズルを臨ませると共に上記ガイド筒の往復動作及び揺動により上記ノズルから供出する導線をステータコアの内歯に巻付けてコイルを形成するステータコアへの巻線装置。」
相違点
「揺動部の構成として，本件特許発明が「（ハ）上記揺動部は，上記ガイド筒に直交する方向へ配設され，上記往復動作部と同期回転するカム軸と，このカム軸の外周に周回状に形成されたリブ状のカムと，上記ガイド筒の軸方向移動を許容し，上記ガイド筒の回転に対して係合するように，上記ガイド筒の外周に配置された揺動スリーブと，この揺動スリーブに二股をなして取付けられ，上記リブ状のカムをバックラッシ０の状態で挟持するカムフォロワとで構成されており」の構成を備えているのに対し，甲第１発明が「上記回動部は，ガイド筒19と直交し，かつ，往復動部と同期して回転するカム軸２８を備え，該カム軸２８には円筒カム30が取り付けられ，前記ガイド筒19にスプライン嵌合するピニオン２２にラック32が噛み合い，ラック３２にピン３３を介して取り付けたコロ３４が円筒カム30のカム溝３１に嵌合してなり」の構成である点」（以下「相違点１」という。）「本件特許発明がカムの形状として「（ニ）　上記カム（２６）は，上記ガイド筒（１２）を揺動させるカム曲線部（２６ａ）と，反転の際に一旦揺動を停止させるカム直線部（２６ｂ）とを連続させて周回状に形成した形状をなし，上記カム直線部（２６ｂ）に上記カムフォロワ（２７）が位置したときに，上記ノズル（１５ａ）が上記ステータコア（１）の内溝（３）内を通過するように設定されていること」の構成を備えているのに対し，甲第１発明はノズルがステータコア上下端の外方部分において，溝３７ａと３７ｂ間を移動するための構成を備えているものの，円筒カム30を用いているために，本件特許発明におけるこのような構成を備えていない点」（以下「相違点２」という。）
第３　原告主張の審決取消事由の要点
審決は，相違点１及び２についての判断を誤り（取消事由１，２），本件発明の顕著な作用効果を看過したものであって（取消事由３），これらの誤りがそれぞれ審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，違法として取り消されるべきである。
１　取消事由１（相違点１についての判断の誤り）
(1)引用発明５及び周知技術認定の誤り
審決が，引用発明５について，「ローラギヤカム１０の周回状に形成したリブ９」（審決書８頁４行～５行）を有すると認定したのは誤りである。引用発明５のローラギヤカム１０のリブ９は，刊行物５の第３図から明らかなように，周回状には形成されておらず，リブ９の両端が分離したものである。引用発明５では，このようにリブ９の両端が分離しているため，そのカム機構は，駆動軸２が同一方向に回転する限り，入力軸１１が一方向に間欠回転することしかできず，本件発明における「ガイド筒（１２）を軸周方向へ設定角度揺動させる揺動部（１７）」の揺動駆動機構としては利用することができないのである。グロボイダルカムあるいはローラギアカムを利用した揺動回転機構は，刊行物４，刊行物５に記載されており，本件出願前において，公知であったことは認められる。しかし，これらのカムは，板カム，円筒カムのように当業者に汎用されていた周知のカムとはいい難く，むしろ限られた分野においてしか利用されていない特殊なカムであったというべきである。審決が，「カム機構を用いて回転運動を直交する軸の回動運動に変える機構として，一方の軸に設けたリブ状のカムと，前記リブ状のカムのテーパ部分を挟持するように二股状に設けられたカムフォロワを直交する他方の軸に取付たものは，グロボイダルカム（あるいはローラギアカム）として甲第４，５号証及び請求人が弁駁書で提示した参考資料（特開昭５５－４９７８号公報）に記載のように周知のものであり」（審決書９頁４段）と認定したことは誤りである。
(2)引用発明４の評価の誤りと相違点１についての判断審決は，相違点１について，次のとおり認定判断した。「甲第４号証（判決注・刊行物４）には，グロボイダルカム等を用いて出力軸を往復動及び回動させる装置として，「回転運動と往復運動の複合運動を行うように支持された出力軸９に対して，回転運動を行う機構が，前記出力軸９に直交する方向に入力軸２が設けられ，この入力軸２の外周面にはテーパリブ３ａを周回状に形成したグロボイダルカム３が設けられ，出力軸９に対して軸方向に摺動自由であり，かつ回転方向にスプライン係合する従節ターレット１１に，前記テーパリブ３ａを両側から挟持する一対の二股をなすカムフォロワー１２が設けられ，グロボイダルカム３のテーパリブ３ａは出力軸９（カムフォロワー１２）を回転させる曲線部分と，出力軸の回転を停止させる直線部分とが連続して周回状に形成されたカム装置」が記載されている。
そして，巻線装置においても，より高速化，低振動化，高耐久性等の性能向上は，当然の技術課題にすぎないと認められ，しかも，一般に，装置を改良しようとする際，同じ分野に限らず，用途・機能等何らかの点で共通する種々の分野からより適するものを採用すべく試行錯誤することは当然の創作活動にすぎず，甲第４号証の発明の「カム装置」は運動変換機構を用いた一般的な機械の技術分野であり，また甲第５号証に記載の「自動工具交換装置」も工作機械の一分野であって運動変換機構を応用する分野として知り得ない分野でもない。したがって，このような装置における構成を，巻線装置に採用することに関して格別に阻害される理由も存在しない。
したがって，甲第１発明における巻線装置においても，性能を高めるために，ノズルの回動部に代えて，回動機構として周知の機構であるグロボイダルカムを用いている上記甲第４発明の回動機構を用いることは，当業者が容易に考えられるものと認められる。」（審決書９頁４段～１０頁２段）しかし，審決のこの認定判断は，誤りである。


(ｱ)刊行物４に開示された自動工作機械という一般的な機械の技術分野と，本件発明のステータコアへの巻線装置（以下，「ステータコアへの巻線装置」を単に「巻線装置」という。）という特殊な機械の技術分野とを，同じ技術分野であるということはできない。発明の進歩性の判断において，技術分野が同じかどうかを検討する場合に，引用例が一般的な機械の技術分野における技術を開示していることを根拠にして，巻線装置という特殊な機械の技術分野の発明について，引用例に記載された技術を適用することが容易であるとすることはできない。引用発明４の工作機械は，自動工具交換装置などにおける使用を意図したものである。この装置におけるローラーギヤカムは，アーム軸及びアームに直進及び回転の複合運動をさせて，工具の交換動作を行うスイングアーム式ＡＴＣに利用されていて，本件発明や引用発明１の巻線装置とは，その構造も動作も適用分野も異なる。このように，引用発明４の自動工作機械は，本件発明や引用発明１の巻線装置とは，その構造や動作や適用分野が異なるのであるから，引用発明４の自動工作機械で問題とされる技術的な課題と，本件発明や引用発明１の巻線装置において問題とされる技術的な課題とは，当然に相違する。したがって，引用発明１に引用発明４のグロボイダルカムを利用したカム機構を採用すべき動機付けは，どこにもない，というべきである。
巻線装置において，仮に審決がいうとおり，高速化，低振動化，高耐久性等の性能向上が当然の技術的課題であったとしても，刊行物４あるいは刊行物５のいずれにも，高速化，低振動化，高耐久性等の性能向上に関する課題や，その課題を達成するための具体的な手段については何も記載されていない。また，巻線装置は，カム機構だけでできているわけではなく，高速化，低振動化，高耐久性を達成するための構成要素については，カム機構以外にも様々な構成要素が考えられる。巻線装置において，高速化，低振動化，高耐久性等の性能を向上させるためには，どこの構成要素を改良すればよいのかについて，刊行物２ないし刊行物５には何も記載されておらず，そのような各刊行物の記載からは，高速化，低振動化，高耐久性等の性能を向上させるために，導線を導入するガイド筒を揺動させるためのカム機構を改善しなければならないという発想は生じず，導線を導入するガイド筒を揺動させるためのカム機構として最適なものを採用すべく試行錯誤するというような発明の動機付けがなされるとは考えられない。
(ｲ)仮に，引用発明１の巻線装置に，引用発明４の自動工作機械におけるカム装置を適用するとの発想をすることが可能であるとしても，当業者が，引用発明１の巻線装置と引用発明４のカム装置との組合せを考慮し，本件発明の巻線装置の構成に到達するためには，次のとおり困難な問題があり，更なる自明ではない創作性や工夫が必要とされるのである。当業者が本件発明を容易に想到し得たということはできない。
(a)引用発明４のカム装置の出力軸は，その下端がハウジングで覆われていて導線を通す構造とはなっていない。したがって，これをこのままで本件発明のガイド筒（１２）とは同視することはができない。引用発明４のカム装置の出力軸の動作を，巻線装置のガイド筒の動作とどのように結びつけるかという点での工夫ないし発想が必要である。
(b)刊行物４には，確かに，グロボイダルカムを利用した揺動運動と往復運動とを複合させて行うユニット化された装置が開示されている。しかし，そのうち巻線装置に適用することができる部分は，揺動運動機構だけである。引用発明４のユニット化されたカム装置をそのまま巻線装置に適用することができるわけではない。
(c)引用発明４のカム装置は，揺動運動と往復運動とを複合させて行うこと自体はできる。しかし，出力軸の軸方向に往復移動量を大きく確保することが困難である。また，引用発明４のカム装置を巻線装置に適用した場合には，ステータコアの厚さが変更されるたびにカムの交換が必要となるため，引用発明１の巻線装置の駆動機構として，これをそのまま組み込むことはできない。したがって，巻線装置の当業者が刊行物４を見たとしても，そこに示されているユニット化したカム装置のうち，揺動機構の構成要素だけに着眼しない限り，このカム装置を引用発明１の巻線装置における導線のガイド筒の揺動機構に利用するという発想はおよそなされなかったはずである。(d)仮に，引用発明４のカム装置の揺動機構を引用発明１の巻線装置に適用するとしても，その場合には，引用発明４のカム装置の出力軸に，引用発明１のギヤやリンクなどの連動機構を設けて，これらの連動機構を介して，ガイド筒に伝えるという手段が採用される可能性が高い。すなわち，この場合にも，ガイド筒の外周にスプライン嵌合させた揺動スリーブを装着し，この揺動スリーブにカムフォロワーを取付けて直接カムに当接させるという発想が直ちになされるということにはならない。
２　取消事由２（相違点２についての判断の誤り）
相違点２に係る本件発明の構成は引用発明４から容易に想到し得た，との審決の判断は，上記のとおり，引用発明１に引用発明４を組み合わせて考慮すべき動機付けが全くないこと，引用発明１におけるカム機構として引用発明４におけるカム機構を採用することが更なる創作性や工夫を必要とするものであることを考慮すると，誤りであることが明らかである。
刊行物４の第３図に記載された揺動回転と上下動のタイミングチャートは，上下動をしているときに揺動も行われる動作となっており，本件発明の巻線装置のガイド筒の動作には適合しない。すなわち，刊行物４の実施例で記載された上下揺動機構は，そのままでは巻線装置のガイド筒の動作に適用することができないものである。この点においても，審決の上記判断が誤りであることが明らかである。
３　取消事由３（本件発明の顕著な効果の看過）
審決は，「以上のとおり，本件特許発明と甲第１発明との相違点に係る構成は格別なものではなく，本件特許発明により得られる効果は，甲第１発明ないし甲第５発明から予測しうる程度のものにすぎないと認められる。特に，巻線速度を飛躍的に高速化できるとの被請求人の主張する本件特許発明の効果は，甲第１発明におけるラックとピニオン及び円筒カム等によって揺動させていた揺動部を，甲第４発明のように往復動する出力軸９と，該出力軸９の下方にてスプライン部１３とで該出力軸９と一体回転を強制される中空円筒状の従節軸１０をグロボイダルカムによる揺動機構で揺動させることにより，ギヤによるバックラッシがなくなり，さらに，バックラッシをゼロにしたグロボイダルカムを採用することにより，カムでのバックラッシもなくなることから，その分余計な振動（騒音）が無くなって，より高速に駆動できるようになることは当然予測しうる効果にすぎない。」（審決書１１頁４段～１２頁１段）と認定判断した。


しかし，刊行物１ないし５には，巻線装置における低振動，及び低騒音化，導線の巻付け速度の高速化，装置の耐久性，不良品の発生防止に関して，本件発明の効果を予測させるような記載は全くない。また，巻線装置は，カム機構だけで構成されているわけではない。巻線装置において，高速化，低振動化，高耐久性，不良品の発生防止を妨げるための構成要素としては，様々な構成要素が考えられる。当業者は，本件出願時において，カムによる揺動機構を変え，バックラッシをなくすということだけから，本件発明のような効果がもたらされることについて，直ちに予測することができたわけではない。カムとカムフォロアとがバックラッシのない状態で挟持されていることから，本件発明の効果が生じることは，本件発明の発明者が，本件発明の巻線装置を試作し，試験することによって初めて見出した知見に基づくものである。
本件発明は，その巻線装置の構成により，引用発明１の巻線装置の巻線速度の約２倍の速度を達成することができたのである。このように，カムによる揺動機構を変えるだけで，巻線速度，すなわち生産速度を約２倍にすることができるということは，当業者であっても到底予測することができなかった効果である，
第４　被告の反論の骨子
審決に，原告主張の誤りはない。
１　取消事由１（相違点１についての判断の誤り）について(1)引用発明５及び周知技術の認定の誤りについて本件発明のような，両端が分離していない無端のリブは，刊行物４に記載されている。また，刊行物５には，リブ状のカム，リブ状のカムを挟持する二股のカムフォロワが開示されている。
審決は，両端の分離したものも，両端の分離していない無端のものも含めて，周回状のリブ（所定角度で間欠的に回動するカムにおけるリブ）と解釈した上で，引用発明５を認定したものであり，この審決の認定に何ら誤りはない。(2)引用発明４の評価の誤りと相違点１についての判断の誤りについて刊行物５には，「・・・アーム軸２９の直進及び間欠回転の複合運動を，ローラギヤカム１０と平面溝カム８との組合せによるカム機構（カム曲線）で行なうようにしたので，従来の油圧駆動方式に比べてはるかに円滑な作動（加速度まで連続的な運動曲線が得られるので）が期待できると共に，作動の高速化がはかれる。」（甲第７号証６欄１行～７行）との記載があり，引用発明５のローラギヤカムを採用することによって，作動の高速化を図ることができることが示唆されている。
引用発明４の「カム装置」は，運動変換機構を用いた一般的な機械の技術分野に属するものである。この技術分野は，機械構造物である巻線装置と関連する技術分野であるから，引用発明１と引用発明４との間には，運動変換を行うという作用，機能の共通性が認められるのであり，引用発明４における構成を引用発明１の巻線装置に採用することに関して，格別に阻害される理由は存在しないということができる。審決の相違点１についての判断に誤りはない。２　取消事由２（相違点２についての判断の誤り）について原告は，刊行物４の第３図に記載された揺動回転と上下動のタイミングチャートは，上下動をしているときに揺動も行われる動作となっており，本件発明の巻線装置のガイド筒の動作には適合しないものである，と主張する。しかしながら，上下動と揺動回転のタイミングを合わせるには，リブの形状を適宜変更するだけでよく，この回動機構を用いるときには，このような変更は，当業者が容易に成し得る程度のことである（甲第６号証６欄２８行～３２行参照）。原告の主張は失当である。
３　取消事由３（本件発明の顕著な効果の看過）について引用発明１の巻線装置の揺動部を，引用発明４の揺動機構で揺動させることにより，カムでのバックラッシもなくなり，その分余計な振動（騒音）がなくなって，より高速に駆動できるようになることは，当然のこととして予想し得る効果にすぎない。審決の判断に誤りはない。
揺動機構として公知技術であるグロボイダルカム機構を単に組み合わせただけで，その公知技術について当然予想される効果の域を出ないものについては，進歩性はないといわざるを得ない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（相違点１についての判断の誤り）について(1)引用発明５及び周知技術の認定の誤りについて原告は，審決が引用発明５のローラギヤカム１０のリブ９を「ローラギヤカム１０の周回状に形成したリブ９」（審決書８頁４行～５行）と認定したことが誤りであるとして，リブが周回状に形成されたグロボイダルカムを利用した揺動回転機構は，本件出願時において周知のものではなく，審決の「カム機構を用いて回転運動を直交する軸の回動運動に変える機構」に係る周知技術の認定（審決書９頁４段参照）は誤りである，と主張する。
確かに，引用発明５のローラーギヤカム１０のリブ９は，その両端が分離しており，その駆動軸２が一方向に回転する限り，入力軸１１は一方向にのみ間欠回転することしかできないものである（甲第７号証第３図参照）。引用発明５のローラーギヤカム１０は，このようにリブ９の両端が分離していることからすれば，本件発明における「周回状に形成されたリブ状のカム」に相当するものではないことが明らかである。したがって，審決が引用発明５のローラギヤカム１０のリブ９を「ローラギヤカム１０の周回状に形成したリブ９」（審決書８頁４行～５行）と認定したこと自体は誤りである。しかし，審決が，相違点１についての判断において，周知のものであると認定したのは，「カム機構を用いて回転運動を直交する軸の回動運動に変える機構として，一方の軸に設けたリブ状のカムと，前記リブ状のカムのテーパ部分を挟持するように二股状に設けられたカムフォロワを直交する他方の軸に取付たもの」（審決書９頁４段）であって，カムのリブが周回状に形成されたことを周知技術であると認定したわけではない。