（3)　また，原告は，本件商標について，設定登録を受けた数か月後に，自ら発売したダイバーズウォッチ「プロレックス」の広告を時計雑誌に掲載しており，その広告には，上記１の(6)アのとおり，「ｃｏｍｅｘ」ロゴと酷似したロゴを付したプロレックスの写真とともに，「コメックスといえば世界的に有名なフランスの海底探査会社。・・・ロレックスのサブマリーナやシードゥエラーとのダブルネームでも有名だが，・・・正式に時計の商標としてはケントレーディングが国内のオフィシャルライセンスを取得している」と記載され，また，別の広告には，上記(6)のイ，ウのとおり，「ダイバーズウォッチ・ファンの垂涎の的あのｃｏｍｅｘとのＷネーム」，「世界最高峰の海洋調査会社ＣＯＭＥＸのロゴが刻印された逸品」などと記載されている。原告の販売するプロレックスについてのこのような説明が，被告コメックス社及び「ＲＯＬＥＸ／ｃｏｍｅｘダブルネーム」時計を想起させ，そこで使用されている「ｃｏｍｅｘ」，「ＣＯＭＥＸ」の商標の名声を印象付けることによって，原告の販売するプロレックスに対する需要者の購買意欲を刺激しようとしているものであることは明らかである。しかも，原告の時計プロレックスの文字盤に付された「ｃｏｍｅｘ」のロゴは，本件商標「ＣＯＭＥＸ」そのものではなく，被告ロレックス社の「ＲＯＬＥＸ／ｃｏｍｅｘダブルネーム」時計に付されている「ｃｏｍｅｘ」ロゴと酷似したものであり，同時計の文字盤に付された「ＰＲＯ－ＬＥＸ」の商標と「ｃｏｍｅｘ」のロゴとの配置関係や文字盤のデザイン等の全体的な形態が，被告ロレックス社の上記時計と酷似していることは上記１の(5)のとおりである。これらの点を総合考慮すると，原告は，プロレックスの販売について，被告ロレックス社製の時計に付される「ｃｏｍｅｘ」，「ＣＯＭＥＸ」が持つ高いイメージを連想させることによって，被告ロレックス社のダイバーズウォッチの名声にただ乗りすることを図っているものといわざるを得ない。さらに，原告のプロレックスの宣伝（上記１の(6)ア）に，「コメックスといえば世界的に有名な海底探査会社」として，被告コメックス社への言及がされ，「正規のオフィシャルライセンス」等の文言が用いられていることは，原告の販売する時計プロレックスが被告ロレックス社の承認の下に製造販売されているとの誤った印象を需要者に与える可能性が高く，被告ロレックス社製ダイバーズウォッチに使用される「ｃｏｍｅｘ」，「ＣＯＭＥＸ」の商標の信用を毀損するとともに，需要者の利益に反するものである。
加えて，原告は，同じ広告の中で，【ＣＯＭＥＸ商標利用権取得記念】と銘打って，「幻のＷネーム『ＣＯＭＥＸ』ロゴがあなたの時計（シードゥエラー・サブマリーナ）に蘇る」として，ロレックス社製シードゥエラー及びサブマリーナに１８万円で「ＣＯＭＥＸ」のロゴ入れ加工をすることを宣伝しているが，これは，希少品として高価格で取引される「ＲＯＬＥＸ／ｃｏｍｅｘダブルネーム」時計と紛らわしい外観の商品を作出する行為であって，偽物の流通につながりかねない危険をはらんでいる。しかも，原告は，その広告の中で，「注：他のブランドネーム（ティファニー・カルチエ・ｅｔｓ）は違法につき出来ません」と断っており，同様の行為が他のブランドの時計については違法であることを認識しつつ，被告ロレックス社のサブマリーナ及びシードゥエラーに「ＣＯＭＥＸ」のロゴ入れ加工をすることを，原告が有する本件商標「ＣＯＭＥＸ」の商標登録によって正当化し，法的問題のないことを需要者に対しアピールしているのである。その一方で，原告は，同業他社に対しては，「国内における全てのＣＯＭＥＸロゴ入り時計の販売は，当社の許可が必要です」として，同様のロゴ入れ加工や「ＣＯＭＥＸロゴ入り時計」の販売を牽制しているのであって，これらは，著しく社会的妥当性を欠く行為というべきである。


主文
１　被告は原告に対し，別紙物件目録１ないし３記載の各動産を引き渡せ。２　訴訟費用は被告の負担とする。
３　この判決は，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１　請求
主文同旨
第２　事案の概要
本件は，原告が被告に対し，別紙物件目録１ないし３記載の各動産につき，破産者との間の譲渡担保契約により所有権を取得していたとして，その引渡請求をしたのに対し，被告が原告の同契約に基づく所有権の対象動産が特定性を有さず，又は，既に特定性を失ったと主張し，その効力を争った事案である。１　争いのない事実等（被告が明らかに争わない事実，公知の事実，裁判所に顕著な事実，各項末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実を含む。）
(1)　原告は，平成５年１０月２６日，訴外株式会社長谷川時計舗（名古屋市ａ区ｂｃ丁目ｄ番ｅ号所在。以下「長谷川時計舗」といい，当時の本店を「旧本店」という。）との間で，長谷川時計舗が，旧本店社屋内，Ａ店舗内及びＢ生協本部店の１階並びにＣ百貨店の６階，Ｄ百貨店の４階及びＥ百貨店の７階に収容ないし保管し，所有していた全ての製品と，同日以降買い受けて上記各保管場所に収容ないし保管する全ての製品を目的として，流動集合物譲渡担保契約（以下「本件譲渡担保契約」という。）を締結した（甲１）。
(2)　原告は，本件譲渡担保契約に基づき，長谷川時計舗が同日前記(1)の各保管場所において収容ないし保管し，所有していた全ての商品並びに同日以降買い受けて同保管場所に収容ないし保管した全ての商品について，占有改定の方法による引渡しを受けた。
(3)　長谷川時計舗は，平成８ないし９年ころ，Ｂ生協本部店売場を１階から３階に移転し，平成１３年６月３０日，旧本店を閉鎖して名古屋市ａ区ｆｇ丁目ｈ番ｉ号（以下「現本店」という。）に本店を事実上移転し，同年８月１０日，第三者某に対し旧本店建物を相当代金で売り渡して旧本店内の商品を現本店に移転し，同年１０月２５日にＥ百貨店の７階売場を，同月３１日にＣ百貨店６階売場及びＤ百貨店４階売場を，それぞれ閉鎖し，各売場内の商品を現本店に移転した。(4)　長谷川時計舗は，平成１３年７月ないし１０月の毎月１０日に原告に対し前月末の本件譲渡担保契約の目的物である集合物を明示する譲渡担保物件明細表を差し入れてきた（甲５ないし８）。
(5)　長谷川時計舗は，この間，同年９月２０日には民事再生手続開始の申立をし，同年１０月３１日に名古屋地方裁判所により同開始決定をされたが，平成１４年５月１０日，再生計画案が債権者集会において否決されたため，同年６月１０日，同裁判所により破産宣告を決定され，同日被告が破産管財人に選任された。(6)　原告は，平成１４年３月上旬ころ，別紙物件目録１ないし３記載の各動産（以下「本件各動産」という。）を含む動産の占有移転禁止，執行官保管及びその公示を申立の趣旨とする名古屋地方裁判所平成１４年(ヨ)第１７８号動産仮処分申立事件の申立を行い，同裁判所は，同月中旬ころ，これを認容する決定（以下「本件仮処分決定」という。）をし，同裁判所執行官は，平成１４年３月２５日，同年（執ハ）第１８号の申立てに基づき，同目録１記載の各動産については現本店において，同２記載の各動産についてはＡ店舗内において，同３記載の各動産についてはＢ生協本部店の３階売場において，それぞれ上記仮処分を執行し，名古屋市ｊ区ｋｌ丁目ｍ番ｎ号所在の原告ｊ支店内において，本件各動産を保管中である（甲２，３の１ないし３）。
２　原告の主張
(1)①　前記１の各事実を引用する。
②　よって，原告は被告に対し，所有権に基づく返還請求として，本件各動産の引渡を求める。
(2)　被告の主張に対する反論
①　後記３(1)の①及び②の各主張は，いずれも争う。②　同(2)の①及び②の各主張は，いずれも争う。長谷川時計舗は原告に対し，本件譲渡担保契約締結日以降，毎月１０日に前月末の同契約目的商品を明示する譲渡担保物件明細表を差し入れてきており，商品の各保管場所が閉鎖された平成１３年７月ないし１０月の間も前記１(4)のとおり，上記明細表を差し入れてきたのであるから，同契約の目的物である商品の特定性に欠けるところはない。
３　被告の主張
(1)　本件譲渡担保契約の目的物の場所的特定性の欠如①　原告は，本件譲渡担保契約の目的物が商品であり，時計類又は宝飾類と特定することが可能であったのに，同契約の目的物を「製品」としており，特定性を欠いている。
②　本件譲渡担保契約の目的物の保管場所の特定のうち，Ｃ百貨店の６階，Ｄ百貨店の４階，Ｅ百貨店の７階及びＢ生協本部店の１階は，いずれもオープンスペースであり，他のテナントも入っている売場の一部を指すに過ぎないから，階のみでは場所的特定として不十分である。
(2)　保管場所の相違による特定性の欠如
①　Ｂ生協本部店３階の商品について
本件譲渡担保契約の目的物である商品は，Ｂ生協本部店１階に保管されている商品と特定されており，同店３階に保管されていた商品と特定されている訳ではない。したがって，原告は，別紙物件目録３記載の商品について本件譲渡担保契約に基づく所有権を有さない。
②　現本店内の商品について
本件譲渡担保契約の目的物である商品は，旧本店内に保管されていた商品と特定されていたのであり，現本店内に保管されていた商品と特定されていたのではない。したがって，原告は，同目録１記載の商品につき，本件譲渡担保契約に基づく所有権を有さない。
４　争点
(1)　本件譲渡担保契約の目的物の場所的特定性の有無(2)　保管場所の相違による本件譲渡担保契約の目的物の特定性の欠如の有無
第３　争点に対する判断


平成１７年（行ケ）第１０３３５号　審決取消請求事件
平成１７年６月１４日口頭弁論終結
判　　　　決
原　告　株式会社ムーブジャパン
訴訟代理人弁理士　松村修
被　告　特許庁長官　小川洋
指定代理人　山下弘綱，須原宏光，小曳満昭，井出英一郎
主　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
「特許庁が不服２００１－１９７１７号事件について平成１６年８月３０日にした審決を取り消す。」との判決。
第２　事案の概要
本件は，拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
１　特許庁における手続の経緯
(1)　原告は，平成１１年１０月６日，発明の名称を「運送費の見積り装置および見積り方法」とする特許出願をした。
(2)　原告は，平成１３年９月２７日付けの拒絶査定を受けたので，同年１１月２日，拒絶査定に対する審判を請求し（不服２００１－１９７１７号事件として係属），同年１２月３日，明細書を補正（以下「本件補正」という。）した。(3)　特許庁は，平成１６年８月３０日，本件補正を却下するとともに，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同年９月８日，その謄本を原告に送達した。
２　請求項第１項に係る発明の要旨
(1)　本件補正前のもの（平成１３年９月３０日付け手続補正書によるもの。以下「本願発明」という。）
「デジタル通信ネットワークと，
前記通信ネットワークに接続されており，運送費の見積り計算を行なう第１の端
末と，
前記通信ネットワークに接続されており，予め設定されたプログラムによって表示される物品リスト中の該当するものにその物品の数を入力するとともに，積荷地点と降荷地点間の距離的条件を特定するのに必要な情報を入力し，前記通信ネットワークを通して前記第１の端末に前記入力された情報を送信する第２の端末と，を具備し，前記第１の端末が送信された情報に基いて運送費の見積りの計算を行ない，該見積り計算の計算結果を前記通信ネットワークを通して前記第２の端末に送信することを特徴とする運送費の見積り装置。」
(2)　本件補正後のもの（下線部分が訂正箇所である。以下「本願補正発明」という。）
「デジタル通信ネットワークと，
前記通信ネットワークに接続されており，運送費の見積り計算を行なう第１の端
末と，
前記通信ネットワークに接続されており，予め設定されたプログラムによって表示される物品リスト中の該当するものにその物品の数を入力するとともに，７桁の郵便番号の入力，６桁の電話番号の局番の入力，所在地の選択的入力，または画像情報に基く地図を画面上に展開し，積荷地点と降荷地点とを指示することによって，積荷地点と降荷地点間の距離的条件を特定するのに必要な情報を入力し，前記通信ネットワークを通して前記第１の端末に前記入力された情報を送信する第２の
端末と，
を具備し，前記第１の端末が送信された情報に基いて運送費の見積りの計算を行ない，該見積り計算の計算結果を前記通信ネットワークを通して前記第２の端末に送信することを特徴とする運送費の見積り装置。」
３　審決の理由の要旨
審決の理由は，以下のとおりであるが，要するに，本願補正発明は，引用例１，２記載の発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものであって，本件補正は，同法１７条の２第５項で準用する同法１２６条４項の規定に違反し，同法１５９条１項で準用する同法５３条１項の規定により却下されるべきものであり，また，本願発明も，同様の理由により，引用例１，２記載の発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，同法２９条２項の規定により特許を受けることができない，というのである。
(1)　本件補正却下の決定の理由
ア　本件補正は，請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項である「積荷地点と降荷地点間の距離的条件を特定すること」について「７桁の郵便番号の入力，６桁の電話番号の局番の入力，所在地の選択的入力，または画像情報に基く地図を画面上に展開し，積荷地点と降荷地点とを指示すること」との限定を付加するものであるから，特許法１７条の２第４項２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
そこで，本願補正発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（特許法１７条の２第５項において準用する同法１２６条４項の規定に適合するか）について以下に検討する。
イ　引用例
(ｱ)　拒絶の理由に引用された特開平１０－３３４１３５号公報（本訴甲４，以下「引用例１」という。）には，「建築費用見積方法」に関して，次の事項が図面と共に記載されている。
Ａ．「本発明は前記課題を解決して，住宅等の建物の建築費用の見積を短時間で容易に行うことのできる建築費用見積方法を提供することを目的としている。そのため，請求項１に係る建築費用見積方法は，建築すべき建物の各階毎の部屋の種類と大きさをコンピュータの画面を用いて入力し，この入力データに基づいて上記コンピュータに予め記憶させた算出手順により概略の建築費用を算出させるようにしたことを特徴とするものである。ここでは，コンピュータの画面を用いて，各階毎に部屋の種類，例えば，厨房，食堂，居間，和室，洋室等の別を入力するとともに，その大きさ，例えば，４．５帖，６帖等のサイズを入力することにより，上記コンピュータに部屋の種類と大きさのみに基づいて，概略の建築費用の算出を行わせる。」（公報段落番号０００４～０００５）


Ｂ．「以下，本発明の実施の形態における建築費用見積方法を図面を参照しながら説明する。ここでは，建築業者等の係員がユーザの希望を聞きながら，ユーザの建築しようとする建物に関する情報をコンピュータに入力し，建築費用を見積を行う場合につき説明する。図１に示すように，コンピュータ（いわゆる，パーソナルコンピュータ）の起動時には画面１上に初期画面Ｇ０が表示され，この初期画面Ｇ０上で，①乃至⑧から所望の項目を選択して，必要なデータの入力，建築費用の見積，見積結果の印刷等の作業を行うものである。すなわち，以下で詳述するが，①のご提案見積開始では，ユーザの氏名，住所等のデータ等を入力し，②の部屋入力では，所望の部屋の種別や大きさ及び各部屋毎の内装材，収納部等を入力し，③ではユーザの希望によりオプションの入力を行い，④では入力データに基づく建築費用の見積，⑤では見積結果の印刷を行うものである。」（公報段落番号００１０～００１１）
Ｃ．「次に，図示しないカーソルでｊの建物タイプを指定してマウス等の操作器具を操作すると，図３の建物選択画面Ｇ２が表示される。この建物選択画面Ｇ２には，複数種の建物タイプが表示され，これらの中から所望の建物タイプをマウス等の操作により選択することができる。（略）所望の建物タイプの選択が終了すると，図２の選択画面Ｇ１が再び表示され，且つ領域ｋには選択した建物タイプの名称，例えば，甲シリーズの建物タイプＤが表示される。領域ｌの屋根形状は，通常，建物タイプの選択時に同時に選択されるが，カーソルで送りマーク２を指定してマウス等の操作を行うことにより，屋根形状を変更することも可能である。また，カーソルで領域ｍの屋根材を指定してマウス等を操作すると，図示しない屋根材一覧画面において複数種の屋根材（屋根瓦等）が表示され，この屋根材一覧画面で所望の屋根材，例えば，瓦Ａを選択することができる。屋根材の選択が終了すると，（略）各階毎の部屋の種類，大きさの入力を開始する。部屋入力画面Ｇ２では，左側に表示された各部屋毎の部屋選択マーク４をカーソルで指定してマウス操作することにより，各階毎に所望の部屋を選択すると，選択された部屋の名称が部屋入力画面Ｇ２の右側の領域に上から順次表示される。ここで，各部屋の大きさ欄で送りマーク５にカーソルを合わせてマウス等を操作すると，各部屋の大きさが順次切り換わり，所望の大きさが表示された段階でマウス等の操作を停止することにより，各部屋の大きさを選択する。（略）所望の部屋及びその大きさの入力が終了すると，ユーザの希望により床面積等の計算を行うことができる。（略）部屋の入力及び希望により床面積の計算を終了した後，図６の部屋一覧（内装）画面Ｇ４により各部屋毎の内装材の選択を行う。すなわち，部屋一覧（内装）画面Ｇ４には，入力済の部屋の名称と大きさが表示され，その右側の床，壁，天井の各欄で送りマーク７にカーソルを合わせてマウス等の操作を行うことにより，各部屋毎に床，壁，天井の内装材を選択する。なお，図示しないが，必要により，各部屋毎に，例えば，床材，壁紙，天井仕上げ材等を示す画像を複数種表示して，画像に基づく選択を行うことができる。次に，図７の部屋一覧（設備）画面Ｇ５により，各部屋毎の設備（備品）の選択を行う。この場合も，必要により，複数種の設備を示す画像をコンピュータの画面１上に表示して，所望の設備を選択することができる。（略）続いて，図９の部屋一覧（附帯）画面Ｇ６により，各部屋毎の附帯品（備品）を選択する。（略）次に，図１０の部屋一覧（収納）画面Ｇ７により，各部屋毎の収納部を選択する。（略）次に，図１の初期画面Ｇ０で③のオプションを選択すると，図示しないが，所望のオプションを選択することができる。（略）部屋入力及びオプションの入力等が全て終了すると，続いて，初期画面Ｇ０で④のご提案確認を選択することにより，コンピュータに建築必要の見積を行わせる。見積結果は，図１１に示す提案確認画面Ｇ８に表示され，ここでは，本体工事等の各項目毎の見積金額が表示される他，合計金額が領域ｒに，坪単価が領域ｓに各々表示される。」（公報段落番号００１３～００２６）
Ｄ．「また，上記の実施の形態では，建築業者の係員がコンピュータへの入力作業を行うものとしたが，建築業者の営業所等でユーザ自身が入力作業を行うようにしてもよい。更に，インターネットその他の通信網を利用して，ユーザが自宅のパーソナルコンピュータを建築業者のホストコンピュータと連結し，自宅のパーソナルコンピュータを用いて上記と同様の操作を行うことにより，建築費用の見積を出せるように構成することも可能である。」（公報段落番号００３４）ここで，Ｄの記載はＡ～Ｃの記載を踏まえると，「ユーザーが自宅のパーソナルコンピュータに表示される見積に必要な項目について情報を入力し，通信網を通じてユーザーのパーソナルコンピュータから入力された情報が建築業者のホストコンピュータに送信され，ホストコンピュータで送信された情報に基づいて建築の見積りの計算を行い，その見積り計算の計算結果を通信網を通じてユーザーのパーソナルコンピュータに送信すること」を意味していることは明白である。また，ここで記載されている通信網がデジタル通信ネットワークを含むことも自明である。そして，引用例１では，コンピュータに表示される見積に必要な項目は予め設定されたプログラムによって表示されることも自明のことである。更に，引用例１は建築費用見積方法に関するものであるが，装置の観点からみれば「建築費の見積り装置」についても記載されているものと認められる。
従って，これらの記載からして，引用例１には次のような発明が記載されていると認められる。
「デジタル通信ネットワークと，
前記通信ネットワークに接続されており，建築費の見積り計算を行なうホストコ
ンピュータと，
前記通信ネットワークに接続されており，予め設定されたプログラムによって表示される見積りに必要な項目について情報を入力し，前記通信ネットワークを通して前記ホストコンピュータに前記入力された情報を送信するユーザーのパーソナル
コンピュータと，
を具備し，前記ホストコンピュータが送信された情報に基いて建築の見積りの計算を行ない，該見積り計算の計算結果を前記通信ネットワークを通して前記ユーザーのパーソナルコンピュータに送信することを特徴とする建築費の見積り装置。」(ｲ)　同じく拒絶の理由に引用された特開平１１－２１３１９４号公報（平成１１年８月６日公開。本訴甲８，以下「引用例２」という。）には，「窓口処理装置」に関して，次の事項が図面と共に記載されている。


Ａ．「本発明は，郵便物や荷物などの配送物品の種別，発送元から発送先までの発送距離に応じた区画を示す地帯，重量，個数などを入力して料金の算出を行う窓口処理装置に関する。【従来の技術】この種の窓口処理装置は，配送物品の重量を計量する計量部，配送物品の個数や種別（地帯を必要とする種別の場合は地帯も含む）の入力などを行うためのキーや操作内容を確認するための表示部などを有する操作部，書換可能な不揮発性メモリ，フロッピディスク装置を備える。上記地帯を入力するときには，窓口職員がその地帯を知っている場合には操作部から入力してもよいが，地帯を知らない場合には図９に示すような地帯番号データテーブルを利用して地帯を入力するようにしていた。この地帯番号データテーブルは，地帯を同図に示すように発送元の郵便番号と発送先の郵便番号から決定した発送距離を番号で表している。例えば，発送元の郵便番号が「Ｎ１」で発送先の郵便番号が「Ｎ２」であるとすれば，その地帯番号は「１」となる。なお，この地帯番号データテーブルはフロッピディスクに記憶されており，使用する場合には予めフロッピディスク装置でフロッピディスクから地帯番号データテーブルを読取り，上記不揮発性メモリに記憶しておく。このような地帯番号データテーブルを利用して地帯を決定する場合，窓口職員は発送元の郵便番号と発送先の郵便番号を入力すれば，対応する地帯番号が地帯番号データテーブルから検索され抽出されて地帯が入力される。」（公報段落番号０００１～０００５）
したがって，引用例２には，「荷物などの運送費が，物品の種別，発送元から発送先までの発送距離，重量，個数などによって算出されること，また，入力された情報を基に運送費を（窓口処理）装置で計算すること。更に，郵便番号を入力することにより発送元から発送先までの発送距離を特定すること。」が，記載されている。
ウ　本願補正発明と引用例１に記載された発明の対比
引用例１記載の発明の「イ．ホストコンピュータ」および「ロ．（ユーザーの）パーソナルコンピュータ」は，本願発明の「イ．第１の端末」および「ロ．第２の端末」にそれぞれ相当する。
そして，引用例１記載の発明と本願発明は，イ．ユーザーのパーソナルコンピュータ（第２の端末）で，表示される見積りに必要な項目について情報を入力する点，ロ．ホストコンピュータ（第１の端末）で費用の見積り計算を行う点，および，ハ．いずれも「見積り装置」という点，で一致する。
従って，両者は，「デジタル通信ネットワークと，
前記通信ネットワークに接続されており，費用の見積り計算を行なう第１の端末
と，
前記通信ネットワークに接続されており，予め設定されたプログラムによって表示される見積りに必要な項目について情報を入力し，前記通信ネットワークを通して前記第１の端末に前記入力された情報を送信する第２の端末と，を具備し，前記第１の端末が送信された情報に基いて費用の見積りの計算を行ない，該見積り計算の計算結果を前記通信ネットワークを通して前記第２の端末に送信することを特徴とする見積り装置。」である点で一致し，以下の点で相違する。
（相違点１）
本願補正発明は運送費の見積り装置に関するものであるが，引用例１記載の発明は建築費の見積り装置である点。
（相違点２）
本願補正発明は，「見積りに必要な項目について情報を入力する」構成として，「物品リスト中の該当するものにその物品の数を入力するとともに，７桁の郵便番号の入力，６桁の電話番号の局番の入力，所在地の選択的入力，または画像情報に基く地図を画面上に展開し，積荷地点と降荷地点とを指示することによって，積荷地点と降荷地点間の距離的条件を特定するのに必要な情報を入力」する構成としているが，引用例１ではこのような構成は記載されていない点。
エ　判断
上記相違点について検討する
（相違点１）について
入力された情報を基に運送費を装置で計算することは，例えば，引用例２に見られるように周知のことであるので，引用例１に記載の見積り装置を運送費の見積り装置に応用することは，当業者が適宜実施しうることと認められる。
（相違点２）について
運送費が物品の数および発送元から発送先までの発送距離よって算出されることは，例えば引用例２の記載や引っ越しの際の見積り業務等に見られるように，周知のことである。
また，運送費の見積り業務において，物品の数を表す手段として，予め用意された物品のリストを用い，運送対象の物品の箇所（項目）にその個数を入れる様にすることは，例示するまでもなく周知のことであり，また，引用例２には，運送費を計算する際，郵便番号を入力することによって発送距離を特定することが記載されている。
したがって，引用例１に記載の見積り装置を運送費の見積り装置に応用する際，引用例２記載の手段および周知の手段を適用し，見積りに必要な項目として「イ．物品の数」および「ロ．発送元から発送先までの発送距離を特定する情報」とし，かつ，これらの具体的な構成として，イ．予め用意された物品のリストを用い，運送対象の物品の箇所（項目）にその個数を入れることによって物品の数を特定し，また，ロ．郵便番号を入力することによって発送元から発送先までの発送距離を特定することは，当業者が容易に考えることが出来るものと認められる。したがって，本願補正発明は，引用例１，２記載の発明および周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
オ　むすび
以上のとおり，本件補正は，特許法１７条の２第５項で準用する同法１２６条４項の規定に違反するものであり，特許法１５９条１項で準用する特許法５３条１項の規定により却下されるべきものである。
(2)　本願発明について
ア　引用例
拒絶の理由に引用された引用例，および，その記載事項は，前記(1)イに記載したとおりである。
イ　対比・判断
本願発明は，前記(1)で検討した本願補正発明から「積荷地点と降荷地点間の距離的条件を特定すること」の限定事項である「７桁の郵便番号の入力，６桁の電話番号の局番の入力，所在地の選択的入力，または画像情報に基く地図を画面上に展開し，積荷地点と降荷地点とを指示すること」との構成を省いたものである。そうすると，本願発明の構成要件を全て含み，さらに他の構成要件を付加したものに相当する本願補正発明が，前記(1)エに記載したとおり，引用例１，２記載の発明および周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることが出来たものであるから，本願発明も，同様の理由により，引用例１，２記載の発明および周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。
ウ　むすび


以上のとおり，本願発明は，引用例１，２記載の発明および周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。
第３　当事者の主張の要点
１　原告主張の審決取消事由
(1)　取消事由１（運送費の見積りに関する引用文献の不存在）審決は，引用例１及び２を引用発明として，「本願補正発明は，引用例１，２記載の発明および周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである」と判断した。
ア　引用例１には，「建築費用見積り方法」についての発明が記載されているものの，運送費の見積りに関する技術は全く開示されていない。また，引用例２は，「窓口処理装置」に関する発明であり，これには，運送費の算出に際し，郵便番号を入力することによって発送距離を特定することを示唆する記載があるが，運送費の見積りに関する技術は開示されていない。引用例１の「建設費用の見積り」に関する発明によって，他の費用の見積りについての発明が総て示唆されるというのであれば，見積りについてのビジネスモデル特許は１つしか存在しないという不合理をもたらすから，運送費の見積りについての引用文献を欠く拒絶理由によって，本願補正発明の出願を拒絶することはできない。
イ　引用例２記載の発明は，窓口処理装置が特定の位置の郵便局に設置されることにかんがみ，郵便局の所在地につき，発送先の郵便番号に対応する地帯番号データをＲＯＭに書き込むようにしたものであり，発送先の郵便番号の入力のみによって，発送元から発送先までの発送距離に応じた料金の算出を行うようにしたのであるから，６桁の電話番号の局番の入力によって積荷地点と降荷地点間の距離的条件を特定する本願補正発明とは構成を異にし，また，引用例２には，「しかし，このような窓口処理装置においては，地帯番号を決定する場合に発送元の郵便番号と発送先の郵便番号によるマトリクス状のデータが必要となるためそのデータ量も多く，入力した郵便番号に基づいて該当する地帯を検索するのに時間がかかるという問題があった。」（段落【０００６】）との記載があり，これによれば，引用例２記載の発明は，少なくとも発送元の郵便番号を入力することを拒否しているということができるから，７桁の郵便番号の入力によって積荷地点と降荷地点間の距離的条件を特定する本願補正発明とも構成を異にしているのであって，引用例２の内容を引用例１の内容に結合することには阻害要因があり，引用例２は，本願補正発明に対する引用例としての適格性を欠く。しかも，引用例２の窓口処理装置は，デジタル通信ネットワークによって接続されていないから，引用例２は，本願補正発明の「第１の端末」に対応する構成を示唆するものでもない。
(2)　取消事由２（相違点２の判断の誤り）
審決は，「引用例１に記載の見積り装置を運送費の見積り装置に応用する際，引用例２記載の手段および周知の手段を適用し，・・・具体的な構成として，イ．予め用意された物品のリストを用い，運送対象の物品の箇所（項目）にその個数を入れることによって物品の数を特定し，また，ロ．郵便番号を入力することによって発送元から発送先までの発送距離を特定することは，当業者が容易に考えることが出来るものと認められる。」と判断した。
ア　物品リストに個数を記入する点に関して
(ｱ)　本願補正発明は，「予め設定されたプログラムによって表示される物品リスト中の該当するものにその物品の数を入力する」という構成を採用し，プログラム上に予め設定された各物品の単価中の選択された物品の単価に，その物品の個数を乗じ，選択された全物品を合算することによって，見積り計算を迅速にかつ簡単に行うことを可能にするのであって，顕著な作用効果を奏する。(ｲ)　これに対し，引用例１記載の発明は，建築業者等の係員が，ユーザの希望を聞きながら，ユーザの建築しようとする建物，すなわち，ユーザの氏名や住所のほか，部屋の種類，大きさ，各部屋の内装材や収納部，オプション等を入力し，さらに，必要に応じて，屋根形状の変更等の操作を行い，これら一連の入力操作が終わった後に，コンピュータによって建築費用の見積りを行うものであって，ここでは，極めて複雑な入力操作をしなければならない上，建築に関する高い知識がないと総ての入力を行うことができない。また，引用例１には，「インターネットその他の通信網を利用して，ユーザが自宅のパーソナルコンピュータを建築業者のホストコンピュータと連結し，自宅のパーソナルコンピュータを用いて上記と同様の操作を行うことにより，建築費用の見積りを出せるように構成することも可能である。」（段落【００３４】）との記載があるが，建築についての知識に乏しいユーザが，自宅のパーソナルコンピュータを用いて，建築業者の係員と同様の入力操作を行うことができるかどうか不明であるし，引用例１には，そのために用意される画面構成について，何の示唆もないのであって，「予め設定されたプログラムによって表示される物品リスト中の該当する物にその物品の数を入力する」とする構成は開示されていない。したがって，このような建築費用の見積りは，本願補正発明の奏する顕著な作用効果を期待することができない。


(ｳ)　特許・実用新案審査基準によれば，「請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有している場合には，これを参酌して，当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの理論付けを試みる。そして，請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有していても，当業者が請求項に係る発明に容易に想到できなかったことが，十分に結論付られなかったときは，進歩性は否定される。しかし，引用発明と比較した有利な効果が，技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることにより，進歩性が否定されないこともある。例えば，引用発明特定事項と請求項に係る発明の発明特定事項とが類似していたり，複数の引用発明の組合わせにより，一見，当業者が容易に想到できたとされる場合であっても，請求項に係る発明が，引用発明と比較した有利な効果であって引用発明が有するものとは異質の効果を有する場合，あるいは同質の効果であるが極めて優れた効果を有し，これらが技術水準から当業者が予測することができたものではない場合には，この事実により進歩性の存在が推定される。」としている。また，この点に関し，「引用発明に基づき本願発明のようなモチリン誘導体を製造することは当業者が容易になし得ることであるとみることも可能である。しかしながら，本願モチリンが引用発明モチリンと同質の効果を有するものであったとしても，それが極めて優れた効果を有しており，当時の技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであれば，進歩性があるものとして特許を付与することができると解するのが相当である。」（東京高等裁判所平成８年（行ケ）第１３６号）とした裁判例，「本願発明の効果は各構成の結合によりはじめてもたらされたものであり，かつ顕著なものであるから，本願発明は，その構成が公知であって各引用発明に記載されている技術とはいえ，これらから容易に推考し得たものとはいえない。」（同裁判所昭和４４年（行ケ）第１０７号）とした裁判例がある。
(ｴ)　したがって，引用例１に記載の見積り装置を運送費の見積り装置に応用する際に，「予め用意された物品リストを用い，運送対象の物品の箇所（項目）にその個数を入れることによって物品の数を特定する」ように構成することは当業者が容易に考え得ることではない。
イ　郵便番号を入力することによって発送元から発送先までの発送距離を特定す
る点に関して
(ｱ)　引用例１記載の発明は，建築費の見積りに関する発明であるところ，建築費の見積りの対象になる建築物は，一般に建設された土地に定着固定して利用されるものであって，移動あるいは運送を観念することができないから，引用例２に，発送元から発送先までの発送距離を特定するために「郵便番号」を入力することが記載されていても，建築物の見積りとの組合わせをすること自体が無意味であるから，引用例１に開示された建築費の見積りに関する発明に，引用例２の２点間の距離の特定に関する示唆を組合わせる契機あるいは起因がない。(ｲ)　特許・実用新案審査基準は，「出願人が引用発明１と引用発明２の技術を結びつけることを妨げる事情を十分主張・立証したときは，引用例からは本願発明の進歩性を否定できない。」，「刊行物中に請求項に係る発明に容易に想到することを妨げることの記載があれば，引用発明としての適格性に欠く。」としている。また，この点に関し，「引用発明１は，ターミナルピンの設け方を工夫することにより薄型化を図ることを目的とするトランスの取付け装置であるが，引用発明１のターミナルピンに引用発明２の構成を適用すると，折角逃がし穴まで設けた上で設け方を工夫して薄型化を図ったターミナルピンを考案の目的に反する方向に変更することになるから，両者が平面取付け可能という点で共通することを考慮しても，当業者が容易に想到することができたものとは認められない。」（東京高等裁判所平成８年（行ケ）第９１号事件）とした裁判例がある。
(ｳ)　したがって，引用例１の見積り装置を運送費の見積り装置に応用する際に，「郵便番号を入力することによって発送元から発送先までの発送距離を特定する」ように構成することは当業者が容易に考え得ることではない。
２　被告の反論
(1)　取消事由１（運送費の見積りに関する引用文献の不存在）に対してア　審決は，引用例１，２に運送費の見積りの発明が記載されているとしているわけではないので，引用例１，２に運送費の見積りの発明が記載されていないことは，審決の取消事由になり得ない。
イ　引用例２には，荷物などの運送費が，物品の種別，発送元から発送先までの発送距離，重量，個数などによって算出されるとともに，入力されたこれらの情報（データ）を基に運送費を装置で計算することが記載されている。すなわち，引用例２の窓口処理装置は，本願補正発明のようにデジタル通信ネットワークに接続された端末ではないが，物品の種別，個数等のデータが入力された場合に，運送費の計算を行うものであるから，引用例２の窓口処理装置と本願補正発明の運送費の見積り装置は，「入力された情報（データ）を基に運送費を計算する装置」という概念で一致するものである。
(2)　取消事由２（相違点２の判断の誤り）に対して
ア　物品リストに個数を記入する点に関して
(ｱ)　引用例１の見積り装置を運送費の見積り装置に応用する際，物品の個数を入力することは当然のことである。そして，運送費の見積り業務において，物品の数を表す手段として，「予め用意された物品のリストを用い，運送対象の物品の箇所（項目）にその個数を入れるようにすること」は周知である（例えば，乙２（アーク引越センターの「御見積書」）参照）。
したがって，引用例１の見積り装置を運送費の見積り装置に応用する際，この周知の手段を採用し，「予め用意された物品のリストを用い，運送対象の物品の箇所（項目）にその個数を入れることによって物品の数を特定する」ように構成することは，当業者が容易に考え得ることである。そして，また，このように構成することによって，原告の主張するような効果が得られることは自明のことであり，これは当業者が予期し得る程度のものであって，格別顕著なものではない。(ｲ)　なお，端末上で見積りを行う際，関連商品を画面上に一覧表示し，必要な商品だけ個数を指定することによって，自動的に合計値を算出することは，従来から実施されている周知手段である（例えば，乙３（特開平６－１３１３７８号公報）参照）。また，引用例１の図７，図９及び図１０にも，備品等を選択してその数量を入力することが示されているところ，コンピュータには各備品等の単価が記憶されているから，単価に入力された数量を乗じ，選択された全備品等を合算して，見積り計算を行うのは自明のことである。


(ｳ)　特許・実用新案審査基準や判例は，対象となる発明の作用効果が，顕著（又は極めて優れた）であって当業者の予測の範囲を超えている場合や，引用例と比較して有利であって引用例とは異質である場合について言及しているものであるが，本願補正発明の場合は，その作用効果が，引用例１記載の発明と同等のものであって，格別顕著な（又は極めて優れた）ものでなく，当業者の予測を超える範囲のものでもない。
イ　郵便番号を入力することによって発送元から発送先までの発送距離を特定す
る点に関して
(ｱ)　運送費が物品の数及び発送元から発送先までの発送距離によって算出されることは，例えば引用例２や引っ越しの際の見積り業務等に見られるように，周知のことであり，引用例１の見積り装置を運送費の見積り装置に応用する際，運送費の見積りに必要な項目（情報）の一部である「発送元から発送先までの発送距離を特定する情報」を入力することは当然のことである。そして，引用例２には，運送費を計算する際，発送元と発送先の郵便番号を入力することによって発送元から発送先までの発送距離を特定することが記載されている。
したがって，引用例１の見積り装置を運送費の見積り装置に応用する際，運送費の見積りに必要な項目（情報）の一部である「発送元から発送先までの発送距離を特定する情報」として，引用例２に記載の手段を採用し「発送元と発送先の郵便番号を入力」することは，当業者が容易に考え得ることである。そして，引用例２に記載の手段を採用することに，阻害要因や技術的な困難性はない。
第４　当裁判所の判断
１　取消事由１（運送費の見積りに関する引用文献の不存在）について(1)　上記第２の３(1)ウの審決の説示によれば，審決は，費用の見積りを本願補正発明と引用例１記載の発明との一致点とし，本願補正発明における費用の見積りが運送費の見積りに関するものであることは相違点１としているから，一致点としての「費用の見積り」は，「運送費の見積り」と「建築費の見積り」との双方を含む広い意味で用いている。また，審決は，相違点１について，「入力された情報を基に運送費を装置で計算することは，例えば，引用例２に見られるように周知のことであるので，引用例１に記載の見積り装置を運送費の見積り装置に応用することは，当業者が適宜実施しうることと認められる。」と判断しているから，「入力された情報を基に運送費を装置で計算すること」の周知例として引用例２を引用している。
引用例１に記載された費用の見積りという機能は，建設費に限定されるというわけではなく，他の費用についても適用することができるのであって，本願補正発明は，引用例１に記載された費用の見積りという機能を，運送費の計算という周知の費用計算に適用したのであるから，当業者が容易に想到することができるものである。なお，流通設計１９９９年（平成１１年）９月号（乙１）には，「各社の料金タリフをサーバに登録して，ホームページ上で閲覧者が発着地と荷物サイズを指定すれば，各社の運賃が自動計算できる仕組みを構築した。」（６１頁上欄３ないし７行）との記載があり，この記載によれば，具体的な構成は明らかではないものの，平成１０年９月当時，少なくとも通信ネットワークを利用して，運送費の計算を行うシステムが既に構築されていたことが認められるから，このことに照らしても，引用例１に記載された費用の見積りという機能を，運送費の計算という周知の費用計算に適用することは，当業者が容易に想到することができるものといわなければならない。
(2)　原告は，引用例１及び２には，運送費の見積りに関する技術は開示されていないのであって，引用例１の「建設費用の見積り」に関する発明によって，他の費用の見積りについての発明が総て示唆されるというのであれば，見積りについてのビジネスモデル特許は１つしか存在しないという不合理をもたらすから，運送費の見積りについての引用文献を欠く拒絶理由によって，本願補正発明の出願を拒絶することはできないと主張する。
確かに，引用例１及び２には，運送費の見積りに関する技術は開示されていないし（このことは，被告も争わない。），審決も，運送費の見積り自体が引用例１及び引用例２に記載されているとはしていない。しかし，上記(1)のとおり，引用例１に記載された費用の見積りという機能を，運送費の計算という周知の費用計算に適用することは，当業者が容易に想到することができるのであるから，そうである以上，引用例１及び２に運送費の見積りに関する技術が開示されていないとしても，本願補正発明の出願を拒絶することができるといわなければならない。(3)　また，原告は，引用例２記載の発明は，発送先の郵便番号の入力のみによって，発送元から発送先までの発送距離に応じた料金の算出を行うようにしたのであって，６桁の電話番号の局番や７桁の郵便番号の入力によって積荷地点と降荷地点間の距離的条件を特定する本願補正発明とは構成を異にするから，引用例２の内容を引用例１の内容に結合することには阻害要因があると主張するが，この点は，後記２(2)で判断する。
ところで，本願補正発明の「第１の端末」がデジタル通信ネットワークに接続されている点は，引用例１記載の発明が構成としているところであり（このことは，原告も争わない。），審決が相違点１に関して引用例２を挙げているのは，入力された情報を基に運送費を装置で計算することが周知のことであることを裏付けるものとしてである。したがって，原告が主張するように引用例２に記載された技術が本願補正発明の「第１の端末」に対応する構成を有しているか否かは，審決が引用例２を挙げたことの当否に結び付くものではない。
(4)　したがって，審決が，引用例１及び２を引用発明として，「本願補正発明は，引用例１，２記載の発明および周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである」と判断したことに誤りはないから，取消事由１は，理由がない。
２　取消事由２（相違点２の判断の誤り）について
(1)　物品リストに個数を記入する点に関して


ア　原告は，「一般に引越しを行う場合には，依頼人が，運送業者にまず引越しの見積りを依頼する。すると，運送業者は，依頼人の家財道具等の運ぶべき物品の種類や量を確認し，これを基に引越しの見積り計算を行う。そして，このような計算に基づく見積り書を，依頼人に提示することになる。」（原告の平成１６年１１月１９日付け準備書面(４頁６ないし９行），「この見積り計算書（判決注：乙２（アーク引越センターの「御見積書」））は，引っ越しの見積りを依頼した依頼者のところに，引っ越し業者の見積り担当者が赴いて，物品の数を数えながら，表の中に順次手書きで記入していったものである。・・・結局のところ，乙２は，本願補正発明の従来技術の内容が正しいことを推認するに足りるだけである。」（原告の平成１７年４月５日付け準備書面(2)４頁１９ないし２４行）と主張するところ，これによれば，運送業者は，従来から，運ぶべき物品の量（すなわち個数）や種類を確認し，物品リスト中の該当するものにその物品の数を入力することにより，運送費の見積り計算を行っていたということができる。
そして，引用例２には，「【発明の属する技術分野】本発明は，郵便物や荷物などの配送物品の種別，発送元から発送先までの発送距離に応じた区画を示す地帯，重量，個数などを入力して料金の算出を行う窓口処理装置に関する。【従来の技術】この種の窓口処理装置は，配送物品の重量を計量する計量部，配送物品の個数や種別（地帯を必要とする種別の場合は地帯も含む）の入力などを行うためのキーや操作内容を確認するための表示部などを有する操作部，書換可能な不揮発性メモリ，フロッピディスク装置を備える。」（段落【０００１】，【０００２】）との記載があり，この記載によれば，引用例２には，運送費の計算を行う装置では，運ぶべき物品の個数や種類を入力することでシステム化していたことが開示されている。
そうすると，本願補正発明と引用例１記載の発明が，「予め設定されたプログラムによって表示される見積りに必要な項目について情報を入力」する点で一致するから（このことは，原告も争わない。），従来，運送業者が，物品リストを用いて人手で行っていた見積りをシステム化するに際し，「予め設定されたプログラムによって表示される物品リスト中の該当するものにその物品の数を入力する」ように，通信ネットワークを利用して実現することに，何ら困難性はない。なお，引用例１には，「次に，図７の部屋一覧（設備）画面Ｇ５により，各部屋毎の設備（備品）の選択を行う。この場合も，必要により，複数種の設備を示す画像をコンピュータの画面１上に表示して，所望の設備を選択することができる。例えば，厨房におけるシステムキッチンを選択する場合，図８のように，複数種のシステムキッチンを表す画像が表示され，マウス等の操作により所望のものを選択することができる。なお，図示しないが，所望のシステムキッチンを画面１上に拡大して表示することもできる。部屋毎の設備の選択が終了すると，続いて，図９の部屋一覧（附帯）画面Ｇ６により，各部屋毎の附帯品（備品）を選択する。例えば，玄関において，安全手摺を選択すると，附帯１の欄にそれが表示される。この場合も，必要により，画面１上に各附帯品を示す画像を表示することができる。次に，図１０の部屋一覧（収納）画面Ｇ７により，各部屋毎の収納部を選択する。例えば，玄関の収納部としては，下駄箱，クロゼット等の中から所望のものを選択する。各収納部は，その占有面積(㎡)とともに表示され，前記収納スペースの大きさと各収納部の占有面積とを比較することにより，適当な大きさの収納部を選択することができる。この場合も，各収納部の画像を画面１に表示して選択することが可能である。上記収納部の入力により，部屋入力は終了する。」（段落【００２２】ないし【００２４】）との記載があり，この記載によれば，刊行物１においても，設備（備品）等の物品を選択し，その数量を入力することでシステム化しているのであり，このことに照らしても，見積りをシステム化するに際し，「予め設定されたプログラムによって表示される物品リスト中の該当するものにその物品の数を入力する」ように，通信ネットワークを利用して実現することに，何ら困難はないということができる。
イ　原告は，本願補正発明は，「予め設定されたプログラムによって表示される物品リスト中の該当するものにその物品の数を入力する」という構成を採用し，プログラム上に予め設定された各物品の単価中の選択された物品の単価に，その物品の個数を乗じ，選択された全物品を合算することによって，見積り計算を迅速にかつ簡単に行うことを可能にするのであって，顕著な作用効果を奏するのに対し，引用例１には，上記の構成は開示されていないから，本願補正発明の奏する顕著な作用効果を期待することができないと主張する。
(ｱ)　本願補正発明について
ａ　本願補正明細書（甲２，１３）には，本願補正発明における物品の数を入力した見積りの計算については，次の記載がある。
「・・・運送費の見積り計算を行なう第１の端末と，・・・予め設定されたプログラムによって表示される物品リスト中の該当するものにその物品の数を入力するとともに，・・・前記第１の端末に前記入力された情報を送信する第２の端末と，・・・前記第１の端末が送信された情報に基いて運送費の見積りの計算を行ない・・・運送費の見積り装置。」（【請求項１】）
「【課題を解決するための手段】本願の一発明は，・・・運送費の見積り計算を行なう第１の端末と，・・・予め設定されたプログラムによって表示される物品リスト中の該当するものにその物品の数を入力するとともに，・・・前記第１の端末に前記入力された情報を送信する第２の端末と，・・・前記第１の端末が送信された情報に基いて運送費の見積りの計算を行ない・・・運送費の見積り装置に関するものである。」（段落【０００５】）
「上述のような運送費の見積り方法において，第２の端末あるいはクライアント側の端末に表示されている物品のリストの該当するものに数値を入力することによって物品に関する情報を入力するようにした方式によれば，簡単にしかも正確に物品に関する情報を入力することができる。」（段落【００１２】）「【作用】上記の見積り方法に関する主要な発明によれば，・・・予め設定されたプログラムによって表示される物品リスト中の該当するものにその物品の数を入力するとともに，・・・この入力操作によって作成された情報を通信ネットワークを通して業者側の端末に送信する。業者側の端末は送られてきた情報に基いて自動的に見積りの計算を行なうとともに，計算結果を通信ネットワークを通してクライアント側の端末に送信することになる。従って自動的にかつ極めて短時間で運送費の見積りが行なわれることになり，この間に原則として人間の操作が介在していないために短時間でしかも低コストの運送費の見積りが可能になる。」（段落【００１５】）


「次に図９～図１２に示すような家財のリストがクライアント側端末１２のディスプレイ上に現われる。従って対応する家財について，それぞれの数量をテンキーで入力する。」（段落【００２３】）
「このような家財の数の入力を行なうと，図１３に示す画面が現われる。この画面上において，まず引越しを希望する日時を入力する。このときにこの画面には，運送する家財の種類と数とがそれぞれ表示されることになる。」（段落【００２４】）
「このような表示にとくに間違いがなければ，「見積りを開始する」の表示をクリックする。すると必要なデータが業者側の端末１１に送信され，ここで引越しに要する費用の見積りの計算が行なわれる。そして計算結果が業者側端末１１からクライアント側端末１２に送信され，この端末１２のディスプレイ上に図１４に示すような計算結果が表示される。クライアントはこの端末１２に表示されている見積りの内容を，端末１２に接続されているプリンタによってハードコピーとして出力することができる。」（段落【００２５】）
「このような見積り方法によれば，デジタル通信ネットワーク１０，例えばインターネットを利用して，極めて短時間に引越しの見積り書を入手することができる。すなわち入力操作を完了すれば，見積り書を取得するまでに要する時間は数分以内，例えば１～２分以内であるために，極めて短時間で見積り書の取得が可能になる。また積荷地点と降荷地点間の距離的条件の入力と，家財の種類および数の入力とが正確であれば，極めて正確な見積りの計算を行なうことが可能になる。しかもこのような見積りの計算を行なう過程において，人手が全く介在されていないために，極めて低コストの見積りを行なうことができるようになる。」（段落【００２６】）
「【発明の効果】本願の一発明は，・・・運送費の見積り計算を行なう第１の端末と，・・・予め設定されたプログラムによって表示される物品リスト中の該当するものにその物品の数を入力するとともに，・・・第１の端末に入力された情報を送信する第２の端末と，・・・第１の端末が送信された情報に基いて運送費の見積りの計算を行ない，該見積り計算の計算結果を通信ネットワークを通して第２の端末に送信するようにしたものである。」（段落【００３３】）ｂ　これらの記載によれば，本願補正発明は，物品リストに物品の数を入力し，その入力情報に基づいて運送費の見積りの計算を行うというにとどまり，物品の数を用いた具体的な見積り計算については，何ら特定されていないし，明細書にも，具体的な見積り計算の方法は記載されていない。そして，「予め設定されたプログラムによって表示される物品リスト中の該当するものにその物品の数を入力する」ように，通信ネットワークを利用してシステム化することで，「人手を要せず，無人での運用」が可能となることは当然である。そうすると，引用例１記載の費用の見積りという通信ネットワークを利用した機能を，運送費の計算に適用した場合には，運送費の見積りの際に人手が介在されることがなく，このために見積りに要する時間とコストとを最小限に抑えることが可能になり，業者側の負担が著しく軽減されることになるのは当然であるから，本願補正発明の作用効果が，格別顕著なものであるということはできない。
(ｲ)　引用例１記載の発明について
ａ　引用例１には，次の記載がある。
「・・・図２の入力画面Ｇ１においてカーソルで部屋入力マーク３を指定してマウス等を操作するか，或いは，図１の初期画面Ｇ０で②の部屋入力を選択することにより，図４に示す部屋入力画面Ｇ２を表示させ，各階毎の部屋の種類，大きさの入力を開始する。」（段落【００１５】）
「部屋入力画面Ｇ２では，左側に表示された各部屋毎の部屋選択マーク４をカーソルで指定してマウス操作することにより，各階毎に所望の部屋を選択すると，選択された部屋の名称が部屋入力画面Ｇ２の右側の領域に上から順次表示される。ここで，各部屋の大きさ欄で送りマーク５にカーソルを合わせてマウス等を操作すると，各部屋の大きさが順次切り換わり，所望の大きさが表示された段階でマウス等の操作を停止することにより，各部屋の大きさを選択する。・・・」（段落【００１６】）
「また，上記の実施の形態では，建築業者の係員がコンピュータへの入力作業を行うものとしたが，建築業者の営業所等でユーザ自身が入力作業を行うようにしてもよい。更に，インターネットその他の通信網を利用して，ユーザが自宅のパーソナルコンピュータを建築業者のホストコンピュータと連結し，自宅のパーソナルコンピュータを用いて上記と同様の操作を行うことにより，建築費用の見積を出せるように構成することも可能である。」（段落【００３４】）「なお，上記の実施の形態では，部屋の種別及び大きさに加えて，内装材，備品等の種類も指定するようにしたが，単に部屋の種別及び大きさのみをコンピュータに入力した段階でも概略の見積を出すことは可能であり，その場合，見積に要する時間は更に短縮されるものである。」（段落【００３５】）また，図４には，部屋の種類，大きさを入力する部屋入力画面が，示されている。
ｂ　これらの記載によれば，引用例１には，インターネットその他の通信網からなる通信ネットワークを利用して，ユーザ自身が費用の見積りの入力作業を行うようにしてもよいこと，単に部屋の種別と大きさのみをコンピュータに入力した段階でも概略の見積りを出すことができることが開示されている。そうすると，引用例１記載の発明では，入力項目を必要に応じて適宜限定することにより，ユーザ自身で概略の見積りを行うことができるものであるから，建築に関する高い知識がなくとも，それに応じた正しい見積りができると認められる。ウ　そうであれば，引用例１に記載の見積り装置を運送費の見積り装置に応用する際，予め用意された物品のリストを用い，運送対象の物品の箇所（項目）にその個数を入れることによって物品の数を特定することは，当業者が容易に考えることができるものである。
(2)　郵便番号を入力することによって発送元から発送先までの発送距離を特定す
る点に関して
ア　引用例２には，従来の技術について，「上記地帯を入力するときには，窓口職員がその地帯を知っている場合には操作部から入力してもよいが，地帯を知らない場合には図９に示すような地帯番号データテーブルを利用して地帯を入力するようにしていた。この地帯番号データテーブルは，地帯を同図に示すように発送元の郵便番号と発送先の郵便番号から決定した発送距離を番号で表している。例えば，発送元の郵便番号が「Ｎ１」で発送先の郵便番号が「Ｎ２」であるとすれば，その地帯番号は「１」となる。なお，この地帯番号データテーブルはフロッピディスクに記憶されており，使用する場合には予めフロッピディスク装置でフロッピディスクから地帯番号データテーブルを読取り，上記不揮発性メモリに記憶しておく。このような地帯番号データテーブルを利用して地帯を決定する場合，窓口職員は発送元の郵便番号と発送先の郵便番号を入力すれば，対応する地帯番号が地帯番号データテーブルから検索され抽出されて地帯が入力される。」（段落【０００３】ないし【０００５】）との記載がある。


平成１５年（行ケ）第３２６号　審決取消請求事件
口頭弁論終結日　平成１６年７月２０日
判決
原　　　　　　　告　　　　昭和電工株式会社
同訴訟代理人弁理士　      武井秀彦
同                        吉村康男被　　　　　　　告　　　　ロシュ　ビタミン　アーゲー
同訴訟代理人弁理士　      津國肇
同                        齋藤房幸同                    　小國泰弘
主文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
(1)　特許庁が無効２００２－３５３５２号事件について平成１５年６月１２日にした審決を取り消す。
(2)　訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　前提となる事実（当事者間に争いがない。）
１　特許庁における手続の経緯
(1)　原告は，発明の名称を「水産養殖用固型飼料の製造方法」とする特許第２８００１１６号（昭和６１年６月５日に出願された昭和６１年特許願第１２９２８３号の一部を，新たな特許出願として平成８年４月２２日出願。平成１０年７月１０日設定登録。以下「本件特許」という。）の特許権者である。(2)　被告は，平成１４年８月２７日，特許庁に対し，本件特許を無効とすることを求めて審判の請求をした。
(3)　特許庁は，上記請求を無効２００２－３５３５２号事件として審理をした上，平成１５年６月１２日，「特許第２８００１１６号発明の特許を無効とする。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は同月２４日に原告に送達された。
２　本件特許に係る発明（以下「本件発明」という。）の要旨は，本件特許に係る明細書（以下「本件明細書」という。）の「特許請求の範囲」１に記載された，次のとおりのものである。
「１．水産養殖用飼料にＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩を添加し，得られた混合物を加圧加熱し造粒することを特徴とするアスコルビン酸活性を有する水産養殖用固型飼料の製造方法。」
３　本件審決の理由の要旨は，次のとおりである（甲１）。(1)　本件発明と特開昭５２－１３６１６０号公報（甲４。以下「引用例１」という。）に記載の発明（以下「引用発明１」という。）を対比すると，両者は，「水産養殖用飼料にＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩を添加する」点で一致するが，本件発明では，水産養殖用飼料にＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩を添加し，得られた混合物を加圧加熱して造粒する，アスコルビン酸活性を有する水産養殖用固型飼料の製造方法であるのに対し，引用発明１は，アスコルビン酸活性を有する水産養殖用飼料を得るように，水産養殖用飼料にＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩を添加する補充剤自体であって，該補充剤を添加する水産養殖用飼料の製造方法は不明な点で相違する（以下「本件相違点」という。）。
(2)　本件相違点について
本件相違点について検討すると，「荻野珍吉編「魚類の栄養と飼料」１頁及び２９２～３０６頁（昭和５５年１１月１５日㈱恒星社厚生閣発行）」（甲３。以下「引用例２」という。）には，飼料（原料）を混合して，得られた混合物を加熱加圧し造粒する水産養殖用固型飼料の製造方法が記載され，固型飼料の製造時にビタミンＣ（Ｌ－アスコルビン酸）は熱により損失すること，また，保存時にも経時的に損失することが記載されているから，引用例１に記載の，優れた熱安定性と耐酸化性を有し，ビタミンＣ活性を示す「Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類を含有する補充剤」を添加する水産養殖用飼料において，該補充剤の優れた熱安定性に着目して，高いビタミンＣ活性を有する固型飼料を得るように，引用例２記載の水産養殖用固型飼料の製造方法を採用することは当業者であれば容易に想到し得るものである。
そして，本件発明の効果も引用発明１，引用例２に記載の発明（以下「引用発明２」という。）から当業者が予測し得るものであって，格別顕著なものとはいえない。
(3)　以上のとおり，本件発明は，引用発明１及び２に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，本件特許は，特許法２９条２項の規定に違反してなされたものである。
第３　当事者の主張
（原告の主張する本件審決の取消事由）
本件審決は，引用発明１の認定を誤った結果，本件発明と引用発明１との一致点の認定を誤り（取消事由１），また，本件発明の進歩性の判断を誤った（取消事由２）ものであり，その誤りは本件審決の結論に影響を及ぼすものであるから，本件審決は違法として取り消されるべきである。


１　取消事由１（本件発明と引用発明１との一致点の認定誤り）について本件審決は，引用例１に「Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類を含有する魚の餌の補充剤」が記載されていると認定し，その結果，本件発明と引用発明１とは，「水産養殖用飼料にＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩を添加する」点で一致すると認定したが，誤りである。(1)ア　引用例１には，「さらには，Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェートおよび２－サルフェート誘導体類は動物中でビタミン活性を示し，動物によって有用な安定なビタミンＣ誘導体とされ，このものは例えば魚の餌の補充剤として用いられることが知られている。」（３頁左上欄７～１２行）との記載があるが，引用発明１の出願当時，魚の餌の補充剤として用いられることが知られていたのは，Ｌ－アスコルビン酸－２－サルフェートのみであり（甲５の調査報告書，甲６の調査報告書，FederationofAmerican   SocietiesforExperimental   Biology,56thAnnualMeeting,April   9-14,1972,Symposia   andSpecialSessions   AbstractsofPapers,2764（甲７），Annals   oftheNew   YorkAcademyof   Sciences,vol.258,p.81-101(1975)（甲８）），Ｌ－アスコルビン酸－２－ホスフェートを魚の餌の補充剤に使用した例は全く見いだせない。引用例１の記載事項の認定は，当業者の技術常識に基づいてなされなければならないから，当業者は，引用例１に，Ｌ－アスコルビン酸－２－ホスフェートを魚の餌の補充剤として使用することは実質上記載されていないと認識するはずである。
イ引用例１の「魚の餌の補充剤」なる記載は，対応米国特許（米国特許第４，１７９，４４５号）の明細書（甲９）の対応部分について「魚からなる食事の補充剤」（魚を用いたヒトの食事の補充剤）と訳すべきを誤って訳したものである（甲４３（Ａの宣誓書），４４（Ｂの宣誓書），４５（Ｃの宣誓書））。したがって，引用例１の上記記載は事実ではなく，技術常識上信憑性に欠けるものである。原告の上記主張はこの点からも裏付けられるものである。(2)　Ｌ－アスコルビン酸－２－ホスフェートを魚の餌の補充剤に用いた例が引用発明１の出願時まで皆無であることから，引用例１の上記記載において，単数形で記載された「このものは」は，「Ｌ－アスコルビン酸－２－サルフェート」を指しているとするのが当業者の普通の解釈である。また，上記記載における「Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェートおよび２－サルフェート誘導体類」とは，「アスコルビン酸」の「誘導体」である遊離酸を意味しているにすぎず，その塩類を指して呼んでいるのではないことは，引用発明１の対応米国特許（米国特許第４，１７９，４４５号）の明細書（甲９）における対応箇所が「the2-phosphateand2-sulfatederivativesof   L-ascorbicacid」と記載されていることからも明らかである。「Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェート」は「遊離酸」を指すとするのが当業者の一般的な用法である。
(3)　本件審決は，引用例１における「Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェートおよび２－サルフェート誘導体類は動物中でビタミン活性を示し，・・・ホスフェートエステル基を開裂することが知られている酵素が動物の消化系に存在するから，かかる２－ホスフェートエステルは，殆ど全ての動物中で活性を示すと考えられる。」（３頁左上欄８～１６行）との記載から，引用例１には「Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェート誘導体」は「アスコルビン酸活性を示す有効成分」として「魚の餌の補充剤」として用いられることが記載されていると認定しているが，引用例１の上記記載は，Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートマグネシウム塩を給餌又は注射したモルモットが尿中にＬ－アスコルビン酸を排出したことを発表した論文を根拠とするものであり，これを根拠にＬ－アスコルビン酸の２－ホスフェート誘導体が，魚を含む殆ど全ての動物中で活性を示すと考えられるとするのは，以下の点で非科学的であり合理性を欠く。
ア　引用発明１の対応米国特許（米国特許第４，１７９，４４５号）の明細書（甲９）中の「alkalinephosphatase」との記載からすれば，「ホスフェートエステル基を開裂することが知られている酵素」がアルカリホスファターゼであることは疑い得ない。そして，引用発明１の発明者ポール・オウガスタス・セイブを監修者とする「Chen-Hsiung(Eldon)Lee,"SYNTHESESAND   CHARACTERIZATIONOFL-ASCORBATEPHOSPHATESAND   THEIRSTABILITIESIN   MODELSYSTEMS"(1976)」（甲１０）には，仔牛腸粘膜アルカリホスファターゼを用いた分解試験が記載されており，引用例１に記載された「全ての動物」とは哺乳動物を指すとするのが妥当である。
また，アルカリホスファターゼが，その起源，条件にかかわらず，Ｌ－アスコルビン酸２－ホスフェート誘導体を分解し得るとは技術常識上到底いえない。たとえば，「JournalofFaculty   ofFisheries,Prefectural   UniversityofMie,Vol.6,No.3,   p.303-311（1965）」（甲１１）第７表によれば魚類のアルカリホスファターゼの至適ｐＨは９．６であり，「JournalofFaculty   ofFisheries,PrefecturalUniversityof   Mie,Vol.6,No.3,   p.291-301（1965）」（甲１２）の図４によれば，アルカリホスファターゼはｐＨ８以下では殆ど活性を示していない。しかるところ，「尾崎久雄著「魚類生理学講座」６０～６３頁（昭和４６年１２月１日・緑書房発行）」（甲１３）に記載されているとおり，魚類の消化管のｐＨは例えばハマチの場合高々７．６にすぎず，また，その他の魚でも消化管のｐＨはかなり低い。したがって，魚類においては，アルカリホスファターゼは有効な活性を発揮できず，Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートを分解できないと考えられる。
イ　ある動物に薬剤の誘導体を分解し活性体を生ずる酵素が存在したとしても，これのみで魚類において有効な活性を有するといえないことは，Ｌ－アスコルビン酸２－サルフェートの例から明白である。


すなわち，「ビタミン４９巻１１号p.439-444（1975年）」（甲１４），「J.Nutr.108,p.1761-1766（1978）」（甲１５），前掲甲８は，上記のＬ－アスコルビン酸誘導体がある特定の種類の魚あるいは動物に対して効果があっても，他の種の魚あるいは動物においても効果を有するとはいえないこと，及び魚と哺乳動物間では上記のＬ－アスコルビン酸誘導体あるいはビタミン誘導体の効果は同様であるとはいえないことが記載されており，「魚に対する給餌及び栄養摂取に関する第３回国際シンポジウム，ロシュ・ワークショップ（1989年）」（甲１６）によれば，２－サルフェートについては，結局被告自身によって，魚には効果がないとの結論が出されている。
ウ　アスコルビン酸２－Ｏ－α－グルコシドは，良好な耐酸化，耐熱安定性を有し，モルモット，ラット中のα－グルコシダーゼによりアスコルビン酸を遊離する（「化学と生物vol.29,No.11,p.726-733」（甲１７））が，養魚飼料原料に配合した場合にはその中に存在するα－グルコシダーゼにより不安定なアスコルビン酸に変換してしまうため，「魚の餌の補充剤」としては実用化されていない。このことからも明らかなように，アスコルビン酸誘導体が，耐熱性，耐酸化性を有し，かつ体内で酵素により活性体に変換されるだけでは，水産養殖用固形飼料に配合して有効な活性を有すると予測することはできない。エ　アスコルビン酸誘導体が魚を対象とする固型飼料に配合剤として有効であると推論するためには，以下のことが知られている必要がある。(ア)　原料中の酵素あるいは成分により，分解されないこと(イ)　飼料製造中の高温高圧処理により分解されないように耐熱性，耐酸
化性を有すること
(ウ)　アスコルビン酸誘導体あるいはその分解物が消化管を通じて魚の生
体内に吸収されること
(エ)　魚の生体内においてアスコルビン酸に変換されること(オ)　アスコルビン酸誘導体あるいはその代謝分解物の毒性がないこと(カ)　変換されたアスコルビン酸が機能発現部位に到達しその機能を発揮
すること
しかるに，引用例１においては，Ｌ－アスコルビル２－ホスフェートについては，単に上記(イ)の要件に関して，耐熱性，耐酸化性を有することが記載されているにすぎないものであり，しかも，本件発明の高せん断力が負荷されるペレット飼料の製造工程での耐熱性，耐酸化性については，上記(イ)の要件を充足できると推論することはできない。この程度の知見では，アスコルビン酸２－ホスフェートが養魚用ペレット飼料に配合剤として使用しうると推論することは技術常識を知る当業者においては到底できない。結局，Ｌ－アスコルビル２－ホスフェートが魚用固形飼料への配合剤として有効か否かは，実際に魚に投与試験をして初めて分かることである。
(4)　アスコルビン酸活性を有する魚の補充剤についての発明は動物医薬の発明であるから，有効成分としてのＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類が，現に魚に対して有効であることが立証されていなければならないが，引用例１には，モルモットについての論文が引用されているにすぎず，魚については何らの実験データも示されておらず，アルカリホスファターゼが魚の消化管中のｐＨ条件下でアスコルベート２－ホスフェートを開裂できるとはいえないのであるから，引用例１には「Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類を含有する魚の餌の補充剤」について，完成された発明として記載されていない。２　取消事由２（本件発明の進歩性に関する判断誤り）について本件審決は，本件発明の構成の容易想到性及び効果の顕著性について誤解し，結果としてその進歩性に関する判断を誤ったものである。(1)アスコルビン酸（ビタミンＣ）は，養殖魚類等において欠乏又は不足すると壊血病症状を起こし死に至る等の重大な被害が発生することが知られており，そこで，養殖飼料にアスコルビン酸が添加され，給餌されていたが，アスコルビン酸は不安定で飼料中に添加した場合に分解が起こり，さらに，水産養殖用固型飼料は高温高圧下に高せん断力が付与されるため，アスコルビン酸は，飼料に添加しても速やかに失活し，その活性を持続させることはできなかった。こうした状況の中で高温高圧下でも安定で，しかも，高いアスコルビン酸活性を有する水産養殖用固型飼料添加物が要求され，このためＬ－アスコルビン酸－２サルフェート等種々のＬ－アスコルビン酸誘導体の使用が試みられてきたが，そのことごとくが上記技術的要求を満たさず失敗したのである。
水産養殖用固型飼料の製造方法においては，飼料原料に，たとえば，イカミール，エビミール，北洋魚粉などの魚類（本件発明の実施例１）や北洋魚粉，アミミールなどの魚類や小麦粉（本件発明の実施例２）のようにホスファターゼが存在している飼料原料が使用されるところ，リン酸エステル基を有するＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステル塩はそれらの飼料原料と混合し製剤化され製剤中で長期間にわたって接触を受けることになるので，Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェートはＬ－アスコルビン酸に分解されることが予想され，その場合，アスコルビン酸は加熱下で更に分解されビタミン活性を発揮できないことになる。したがって，当業者はそのような魚類などを含む飼料原料にＬ－アスコルビン酸の２－ホスフェートの塩を使用しようとはしないはずである。しかるに，本件発明は，飼料原料にＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩を配合し加熱加圧し造粒する構成を採用することにより，上記の問題点を克服し，高い残存率と高いビタミンＣ効果という顕著な効果を得ることに成功したものである。
被告は，魚粉中のホスファターゼは熱で失活すると主張するが，ペレット飼料において，加熱工程を経てもなお魚粉中のホスファターゼ活性は残存するものである（甲３７の実験成績証明書，甲３８の実験成績証明書，APPLIEDANDENVIRONMENTALMICROBIOLOGY,VOL.64,   Nov.1998,p.4446-4451（甲３９））。(2)　甲１９の報告書によれば，アスコルビン酸誘導体の種類は極めて多く，Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェートは，少なくとも魚類に対しては，多数存在するアスコルビン酸誘導体の中の１つにすぎない。多数のアスコルビン酸誘導体が存在する中で，特定のアスコルビン酸誘導体が予想できない顕著な効果を有するのであれば，当然進歩性は認められるべきである。
しかして，引用例１に記載の誘導体類に含まれる，Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェートの遊離酸，その塩，同２－サルフェートの遊離酸，その塩のうち，Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェートの塩のみが格別顕著な効果を示すから，本件発明は選択発明として進歩性を有する。


(3)　本件審決は，単にＬ－アスコルビン酸の２－ホスフェートの熱安定性のみから，その水産養殖用固形飼料製造において，高い残存率が予想でき，本件発明の効果が予想できるとするものである。
しかし，特許第２９４３７８５号公報（甲２０）には，Ｌ－アスコルビン酸誘導体類０．１ミリモルをそれぞれ実施例３のＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルマグネシウム塩のみを除いた同じ組成の飼料に同じ製造方法で成型した後粉砕し製造直後の飼料中のＬ－アスコルビン酸誘導体類の残存率を測定し，この飼料のハマチに対する有効性を調査した比較試験例において，アスコルビン酸－２，６－ジパルミテートは，Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルよりも飼料製造時の加圧加熱後の残存率が高いのに，ハマチ増重率及び生存率が極めて劣っていることが示されている。この結果からみても，熱安定性及び残存率のみから魚に対する効果が予想できないことは明らかである。
また，ハマチのアスコルビン酸－２－リン酸エステルマグネシウム塩の要求量（対象魚種がビタミン欠乏症を防ぐために必要とする各種ビタミンあるいはその誘導体の量）はアスコルビン酸に比して著しく低い（アスコルビン酸（ビタミンＣ）の約１／４～約１／８）が，ビタミンＣとしての活性はむしろ高い（「「養殖」臨時増刊号「添加商品」２９巻１号臨（平成４年１月５日）」（甲２１），「「日本水産学会誌」５８巻２号３３７～３４１頁（平成４年２月）」（甲２２））。仮に，本件発明のハマチに対するビタミンＣ活性が，ハマチのホスファターゼによるものであるとすると，Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルマグネシウム塩は，Ｌ－アスコルビン酸と無機リン酸に分解されてから魚類に作用するのであるから，Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルマグネシウム塩の要求量は，アスコルビン酸換算すれば，ビタミンＣ要求量と少なくとも同程度になるはずである。しかし，上記のとおり，事実はビタミンＣの約１／４～約１／８という要求量であり，その活性はビタミンＣよりもむしろ高いという結果を示しており，このことは，Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エステル塩の効果が，引用例１に示されるような単なるホスファターゼによる分解に基づくものではなく，また，単なる耐熱性，耐酸化性のみに起因するものでもないことを示す。したがって，少なくとも，このような効果は，引用例１の記載からは全く予想することはできないことは明白である。
さらに，引用例１からは，加圧加熱する場合にＬ－アスコルビン酸２－ホスフェートの塩が分解されずに残るか否かは全く予想できないものである。飼料原料には，タンパク分解酵素，触媒となりうる金属，あるいは酸化還元性物質など様々なものが配合されるが，このような飼料原料にＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩を配合するとどのような影響が出てくるのかは全く明らかではない。以上の点から，本件発明の効果は極めて顕著であり，引用例１の記載からは予想できないものというべきである。
(4)　本件発明は，Ｌ－アスコルビン酸誘導体を使用するものとして，水産養殖史上はじめて商業的成功を収めたものである（「「養殖」平成４年７月１日号，７８頁」（甲２３），「「化学工業日報」２０００年１２月２１日号」（甲２４））。
原告による商業的成功は，本件発明が安定性及びアスコルビン酸活性において他に代替できない効果を有することに基づくものであり，そのことは，被告が昀近（平成１５年４月）になって，Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルナトリウムカルシウムについて，「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」に基づく飼料添加物として認可を得た（平成１４年４月２５日付け官報第３３４９号（甲２５））ことからも裏付けられる。また，甲４０の報告書によれば，本件発明の公開後，原告によりＬ－アスコルビン酸２－リン酸エステルの塩を水産養殖用固形飼料に使用することの実用化が達成された後，急速にブリ用固形飼料の生産量が伸びていることがわかり，甲５の調査報告書によれば，本件特許の公開後，Ｌ－アスコルビン酸２－リン酸エステルの塩を含有する水産養殖用飼料添加物に関する研究論文が急速に増えていることがわかる。
（被告の反論）
１　取消事由１（本件発明と引用発明１との一致点の認定誤り）について引用例１には，明確にＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類が魚の餌の補充剤として用いられることが知られていると記載されており，この記載に接した当業者は，Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類が魚の餌の補充剤として用い得ることを認識できるから，本件審決の引用発明１についての認定，ひいては本件発明と引用発明１との一致点の認定に誤りはない。原告は，本件審決の引用発明１についての認定は誤りであるとして縷々主張するが，以下に述べるとおり，いずれも理由がない。
(1)ア　原告は，引用発明１の出願前にＬ－アスコルビン酸－２－ホスフェートを魚の餌の補充剤に使用した例は全く見いだせないとするが，そのことは，引用例１にＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類が魚の餌の補充剤として用いられることが知られていると記載されている事実に何らの影響もない。しかも，原告の行った文献検索は，限られたデータベースを対象とするもので，検索に用いたキーワード等の検索条件も完全とは言い切れないことから，原告の上記主張は，その前提すら十分に立証されているとはいえない。
イ　甲４３等は，対応米国特許（米国特許第４，１７９，４４５号）の明細書（甲９）の解釈に関するものである。この対応米国特許の明細書は，引用発明１に係る特許出願の優先権主張の基礎出願（Ｎｏ．６８３，８８８）の継続出願（Ｎｏ．８１７，５５５）の更なる継続出願に係るものである。したがって，引用例１は，前掲甲４３等で解釈された上記対応米国特許の明細書とは無関係である。そうすると，甲４３等で上記対応米国特許の明細書がいかように解釈されようとも，この解釈が引用例１の記載の解釈に直接的に影響を与えるものではない。甲４３等は，引用例１に記載の「魚の餌の補充剤」が「魚からなる食事の補充剤」であることを立証するものではない。


また，仮に，上記対応米国特許の解釈が引用例１の解釈に影響するとしても，上記対応米国特許の明細書の“thedietof   fish”は，「魚の餌」と解釈されるものであり，引用例１の「魚の餌の補充剤」なる記載は誤訳ではない。(2)　原告は，引用例１における「このもの」は「Ｌ－アスコルビン酸－２－サルフェート」を指すと主張するが，「このもの」に相当するのは，複数の「Ｌ－アスコルビン酸の・・・誘導体類」であり，「このもの」が単数形であるとすると，これを受ける先行詞が存在しなくなって，この文は解釈不能となる。原告は，引用例１の「Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェート誘導体類」は塩類を含まないと主張するが，引用例１の３頁左上欄下から４行～右上欄５行，５頁右下欄１１～１４行，６頁左上欄下から７～５行，実施例の記載から，引用例１の「Ｌ－アスコルベート２－ホスフェート」が「Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートの塩」をも意味する語として用いられていることは明らかである。(3)　原告は，Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェート誘導体が，魚を含む殆ど全ての動物中で活性を示すと考えられるとするのは，非科学的であり合理性を欠くとして縷々主張するが，次に述べるとおり誤りである。ア　引用例１には，酵素をアルカリホスファターゼに限定する記載はない。ホスファターゼが魚類に広く存在し（Comp.Biochem.Physiol.,   1965,vol.16,pp.317-319（乙１），Actahistochem.Bd.   47,S.8-14(1973)（乙２），Actahistochem.Bd.53,   S.206-210(1975)（乙３），Endokrinologie,Band68(1),1976,S.80-85（乙４），「尾崎久雄著「魚類生理学講座」２９０～２９１頁（昭和５３年８月１日・緑書房発行）」（乙５），前掲甲１１，１２），ホスファターゼとして酸性ホスファターゼも存在することは，当業者の技術常識である。また，前掲甲１０の記載から引用例１に記載の「動物」の意味内容を原告主張のように決めつけることこそ，科学的でなく，合理性を欠く。
原告は，魚類の消化管内のｐＨは高々７．６であり，このｐＨでは魚類のアルカリホスファターゼはほとんど活性がないと主張する。しかし，多くの魚類の消化管のｐＨは８～１０であり（「板沢靖男他編「魚類生理学」６９～７０頁（１９９１年６月３０日（株）恒星社厚生閣発行）」（乙２０），「尾崎久雄著「魚類生理学講座　第４巻／消化の生理（下）」２７８～２８３頁，３３８～３３９頁（昭和５３年８月１日・緑書房発行）」（乙２１）），前掲甲１２の図４がｐＨ８．５～１０でアルカリホスファターゼの活性があることを示しているから，アルカリホスファターゼは魚類の消化管で活性があると理解できる。前掲甲１２の図４はニジマスのアルカリホスファターゼ活性を示したものであるところ，上記乙２０はニジマスの消化管のｐＨを記載しているのであるから，魚類におけるアルカリホスファターゼ活性については，異なる魚種（ニジマスとハマチ）に係る前掲甲１２と前掲甲１３の資料を組み合わせるよりは，同じ魚種に係る前掲甲１２と上記乙２０の資料を組み合わせて判断する方が合理的である。のみならず，前掲甲１２の図４はｐＨ８．５以下の活性の測定値を示していないだけで，ｐＨ７．６でアルカリホスファターゼが活性がないとは記載していない。ｐＨ６．５～８．０で活性を示すアルカリホスファターゼは存在している（J.Exp.Zool.,    182:47-58(1972)（乙２２））。
また，前掲甲１２の図１ないし５は，ニジマス組織から抽出したホスファターゼの至適反応条件を検討するため作成されたものであるところ，前掲甲１２の図４は「ニジマス器官から抽出した酵素液」を使用して得られたデータであるが，その器官名は記載されておらず，同図４に示されたホスファターゼが腸のものであるとは断定できない。むしろ，前掲甲１２の図１の作成については肝臓のホスファターゼが，同図２の作成については肝臓抽出物中のホスファターゼがそれぞれ使用されており，上記の至適反応条件を検討する以上，上記図１～５の作成にあたって共通の酵素を使用しなければならないことは常識であるから，上記図４を作成するについても肝臓のホスファターゼが使用されているものと解するのが相当である。したがって，当業者は，上記図４から，魚の消化管のアルカリホスファターゼがｐＨ７．６以下では活性を示さないと認識することはあり得ない。イ　アルカリ性ホスファターゼが広く生物界に分布しており，基質特異性も広く，ほとんどすべてのリン酸モノエステル結合を加水分解できることは技術常識である（「「生化学辞典（第２版）」８４～８５頁，５５８～５５９頁（１９９２年１２月１日㈱東京化学同人発行）」（乙９，１０））。ウ　前掲甲１７，甲１８に示されたホスフェートエステル基を有しない物質についての知見は，Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類の魚における有効性に何ら影響しない。
(4)　ProgressiveFish-Culturist,47,   No.1,55-59,1985（乙２６）には，魚（チャネルキャットフィッシュ）においても，Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートがアスコルビン酸活性を発揮したことが記載されており，乙９は，消化系においてアルカリ性ホスファターゼが作用し得ることを明確に示している。これらの記載を参酌すると，当業者は，引用例１の記載から，魚においてアルカリ性ホスファターゼが作用し，Ｌ－アスコルビン酸２－ホスフェート誘導体を開裂して有効な活性を発揮しうることを合理的に理解できるということができる。また，本件特許出願の経過からしても，当業者は，Ｌ－アスコルビン酸２－リン酸エステルの塩が魚類においてＬ－アスコルビン酸に開裂されて活性を示すことを合理的に理解するというべきである。


本件発明は，水産養殖用に用いられる固形飼料の製造に関する発明であり，解決しようとする課題は「高いアスコルビン酸活性を示す」水産養殖用固形飼料を提供することであり（本件明細書の段落【０００５】），発明の効果は生育のために特にＬ－アスコルビン酸が必要とされる水産動物の養殖に有用であることである（同段落【００２３】）。すなわち，本件発明で得られる固形飼料は水産動物に対して高いアスコルビン酸活性を示すことが必要である。しかし，本件明細書では，本件発明に係る飼料を使用した飼育試験はクルマエビ（実施例１）及びウシエビ（実施例２）についてしか行われていない（同段落【００１３】～【００２２】）。そうすると，本件発明が特許されたのは，クルマエビやウシエビなどの甲殻類において示されたアスコルビン酸活性から，当業者が技術常識をもって甲殻類以外の水産動物に対するアスコルビン酸活性を合理的に理解できたからと判断せざるを得ない。甲殻類以外の水産動物については，本件明細書中では明記されていないが，魚類を含むものとすると，魚類は，モルモットなどの哺乳類と同じ脊椎動物に属し（乙２７の２９６頁右欄下から１３～１１行及び乙２８の１２２４頁右欄２１～２２行），一方甲殻類は節足動物に属する（乙２９の３８７頁左欄３～５行）。つまり，魚類からみれば，モルモットよりもクルマエビやウシエビの方がはるかに遠い種である（乙３０の付録３８頁下部の動物界の系統図）。かかる本件特許の審査経過での判断によれば，実際に実験をしてみなくとも，当業者は，ある生物種に属する動物に対してアスコルビン酸活性が有効に発揮されるか否かを，他の生物種の動物に対して示された結果から合理的に理解できる場合もあり得るのは明らかである。そうすると，引用例１において，甲殻類よりも生物学的にはるかに魚類に対し近縁であるモルモットにおいてＬ－アスコルベート２－ホスフェートマグネシウム塩がＬ－アスコルベートの形に活性化されることが示されている以上，このことが十分な技術的裏付けとなって，当業者をしてＬ－アスコルビン酸２－リン酸エステルの塩が魚類においてもＬ－アスコルビン酸に開裂されて活性を示すことを合理的に理解せしめることは明らかである。
(5)　引用例１には，引用発明１が，当業者が容易に実施することができる程度の実体を伴った発明として，あるいは少なくとも進歩性に関する判断の際の引用発明たり得る程度のものとして記載されている。
２　取消事由２（本件発明の進歩性に関する判断誤り）について本件審決の本件発明の進歩性に関する判断にも，誤りはない。(1)　原告は，本件発明の水産養殖用固型飼料の製造において飼料原料として使用される魚粉などの魚類はホスファターゼを有しているため，このような飼料原料にＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩を配合すれば，Ｌ－アスコルビン酸に分解され，有効なアスコルビン酸活性を発揮できなくなることが予想されるので，当業者は，魚類を含有する飼料原料にＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩を使用しないはずであると主張する。
ア　しかしながら，本件発明は，特許請求の範囲の記載からみて，ホスファターゼが存在している魚粉などの原料を配合することを必須の構成とするものではないから，ホスファターゼ存在原料の配合を前提とする原告の上記主張は理由がない。
イ　また，本件明細書は，飼料原料の魚類に関しては，「Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類の使用量は，使用目的などにより異なる。・・・魚類・・・などを原料とする天然飼料に飼料１ｋｇあたり０．００１５ミリモル以上添加してもへい死率の低下など好結果を発揮することができる」と記載する（段落【０００９】）だけであり，また，飼料原料としての魚粉等に関しては，実施例で特定の配合成分を有する水産養殖用固型飼料（実施例１および２）と，従来技術としての魚粉を含有する市販固型飼料（段落【０００４】）とを記載するだけであり，魚粉などの飼料原料にＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩を配合した場合に，原告主張のような問題点が存在することは何ら記載されていない。加えて，本件特許の出願当時の技術水準から，魚粉がＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステル塩を分解することが自明ともいえない。
そうすると，上記原告の主張は，本件明細書の記載に基づくものではなく，本件発明の進歩性の判断に際して，考慮されるべきではない。ウ　さらに，魚粉は養魚用ペレット飼料の慣用成分であること（「荻野珍吉編「魚類の栄養と飼料」４～１１頁（昭和５５年１１月１５日（株）恒星社厚生閣発行）」（乙１３），前掲甲３，「米康夫編「養魚飼料－基礎と応用」１１１～１１５頁，１２３～１３１頁（昭和６０年４月１５日（株）恒星社厚生閣発行）」（乙１４）），ホスファターゼは熱で失活し易く，得られる魚粉は酵素活性を有しておらず（「荻野珍吉編「魚類の栄養と飼料」２５６～２５７頁（昭和５５年１１月１５日（株）恒星社厚生閣発行）」（乙１５），「外山健三他編「水産油糧学」８～１３頁，４０～４３頁（１９８８年５月３０日（株）恒星社厚生閣発行）」（乙１６），「川島利兵衛編「新水産ハンドブック」５８８～５９１頁（１９８１年２月１０日（株）講談社発行）」（乙１７），前掲甲１２，「栄養と食糧Vol.18，No.1（昭和４０年５月１０日・日本栄養・食糧学会発行）」（乙１１）），当業者もそのことを当然のこととして認識していること，仮に魚粉にホスファターゼが残存していたとしても，酵素反応が起こるために必要な反応時間，基質濃度，ｐＨ，温度が，飼料中及びその製造工程中に至適状態にないことは当業者の技術常識といえること（前掲甲１１，１２）から，当業者が飼料原料にＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類との組み合わせを回避することはないと考えられる。仮に，魚粉中にホスファターゼ活性が存在するという原告の主張を考慮したとしても，当業者が魚粉とＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類との組み合わせを回避することはしない。
すなわち，前述したとおり，ホスファターゼは７０℃，５分間の加熱で完全に失活する（前掲乙第１１号証６４頁右欄下から１３～５行）ので，魚粉中にホスファターゼが存在するとしても，加熱処理などの前処理をすることによりホスファターゼを失活させたり，あるいは分解量を見込んでＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類を多少増量したりすることなどで十分有効なビタミンＣ活性を有する水産用養殖固型飼料を容易に得ることができる。そして，このような手段を採用することは当業者であれば容易にできる。


(2)　本件発明の進歩性に関する判断の際に参酌されるのは，引用発明１と比較した効果でなければならないから，水産養殖用飼料に有効成分（Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩）を添加し，得られた混合物を加圧加熱して造粒するという製法に由来する効果が，引用例１に比して有利か否かが問題となるが，引用例１には，Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩が熱安定性と耐酸化性を有し，魚に対してビタミンＣ活性を示すことが記載されているから，上記の製造方法を採用することによる効果は引用例１の記載から当業者が容易に予測しうるものである。
原告は，多数のアスコルビン酸誘導体の中から特定のアスコルビン酸誘導体を選択することにより顕著な効果を奏する場合には進歩性を認めるべきであると主張するが，本件発明で使用する特定のアスコルビン酸誘導体とはＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類そのものであり，引用例１にＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類を含有する魚の餌の補充剤が具体的に記載されている以上，この点において両者は全く一致している。
(3)　原告は，アスコルビン酸－２，６－ジパルミテートやアスコルビン酸の試験結果を挙げて，本件発明の効果が予測できないものであると主張するが，ジパルミテートはホスファターゼで開裂されないエステル基であるし，アスコルビン酸との比較は，引用発明１との比較ではないから，参酌できない。(4)　本件発明について，たとえ商業的に成功したという事実があってもそのことだけでその進歩性が肯定されるものではない。
第４　当裁判所の判断
１　取消事由１（本件発明と引用発明１との一致点の認定誤り）について(1)　引用例１に「Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類を含有する魚の餌の補充剤」が記載されているといえるかどうかについて検討する。
ア　引用例１の記載事項について
(ア)　引用例１（甲４）には，以下の事項が記載されている。ａ　「本発明は広範囲の食品に使用しうる安定な栄養価値のあるビタミンＣ源として有用なホスホリル誘導体類を製造するためのモノアスコルビル－およびジアスコルビル－２－ホスフェートの合成法に関する。」（２頁右上欄下から５～１行）
ｂ　「Ｌ－アスコルビン酸は，それを特定の化学誘導体に変えることによって，酸素及び熱に対して一層安定化されうることが知られている。特にＬ－アスコルベート２－ホスフェートまたはＬ－アスコルベート２－サルフェートの如きアスコルビン酸の２－位置の無機エステル類は，Ｌ－アスコルビン酸のようには容易に酸化されない。さらには，Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェートおよび２－サルフェート誘導体類は動物中でビタミン活性を示し，動物によって有用な安定なビタミンＣ誘導体とされ，このものは例えば魚の餌の補充剤として用いられることが知られている。ホスフェートエステル基を開裂することが知られている酵素が動物の消化系に存在するから，かかる２－ホスフェートエステルは，殆ど全ての動物中で活性を示すと考えられる。」（３頁左上欄１～１６行）ｃ　「Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートを合成するいくつかの方法が過去に提案されてきておりまた該ホスフェートエステルが期待通り高ビタミンＣ効力を有することが示されている。例えば，・・・は，モルモット（guineapig）にＬ－アスコルベート２－ホスフェトマグネシウム塩を給餌または注射すると，モルモットが尿中にＬ－アスコルベートを排泄することを発表している［Gazz．Chim.Ital.91(1961),964］。Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートを与えられた動物によって排泄されたＬ－アスコルビン酸の量は，当量のＬ－アスコルビン酸を与えた動物によつて排泄された量と同じであった。これらの結果は，Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートは腸内で定量的にＬ－アスコルベートと無機燐酸塩とに変化することを示している。」（３頁左上欄１７行～右上欄１３行）ｄ　「従って，本発明の昀も重要な目的は，分析化学的に純粋な状態に容易に回収でき，しかも酸素の存在によりまたは高熱条件下で活性を失うことなく食品系中におけるビタミンＣ源またはビタミンプレミックスとして使用しうるアスコルビン酸のホスフェートエステルを高収率で製造するための工業的に使用しうる方法を提供することにある。」（３頁左下欄９～１５行）ｅ　「ホスホリル化反応の完結後，２－ホスフェートモノエステルは，無定形マグネシウム塩の形でまたは結晶性トリシクロヘキシルアンモニウム塩（ＴＣＨＡＰ）の形で単離することができる。」（５頁右下欄１１～１４行）ｆ　「この時点で，単離されたマグネシウム塩は実質的に純粋なＬ－アスコルベート２－ホスフェートであり，・・・」（６頁左上欄１４～１６行）(イ)　上記(ア)ｃの「Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートを合成するいくつ　かの方法が過去に提案されてきておりまた該ホスフェートエステルが期待通り高ビタミンＣ効力を有することが示されている。例えば，・・・Ｌ－アスコルベート２－ホスフェトマグネシウム塩を・・・」の記載，上記(ア)ｅの「・・・２－ホスフェートモノエステルは，・・・塩の形で　単離することができる。」の記載，上記(ア)ｆの「単離されたマグネシウ　ム塩は実質的に純粋なＬ－アスコルべート２－ホスフェートであり」の記載から，引用例１においては「Ｌ－アスコルベート２－ホスフェート」が，「Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートの塩」をも意味する用語として用いられていることは明らかであるといえる。また，上記(ア)ｄに記載されているように，ビタミンＣ源またはビタミンプレミックスとして使用し得るアスコルビン酸のホスフェートエステルを高収率で製造することを昀も重要な目的とする引用例１の実施例において，実際に製造されているのが「Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートの塩」のみであることから，引用例１においては，「Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートの塩」がビタミンＣ源として認識されているものと認められる。
そうすると，上記(ア)ｂの「Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェートお　よび２－サルフェート誘導体類は動物中でビタミン活性を示し，動物によって有用な安定なビタミンＣ誘導体とされ，このものは例えば魚の餌の補充剤として用いられることが知られている」との記載においても，「Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートの塩」が，「魚の餌の補充剤に用いられる」ものとして位置づけられていると認めるのが相当である。


(ウ)原告は，引用例１の「魚の餌の補充剤」なる記載は，対応米国特許（米国特許第４，１７９，４４５号）の明細書（甲９）の対応部分について「魚からなる食事の補充剤」（魚を用いたヒトの食事の補充剤）と訳すべきを誤って訳したものであると主張し，その証拠として前掲甲４３ないし４５を提出する。しかしながら，前掲甲４３ないし４５は，対応米国特許（米国特許第４，１７９，４４５号）の明細書（甲９）の解釈に関するものであるところ，上記対応米国特許の明細書をいかに解すべきかどうかは別として，この点の解釈は引用例１の記載の解釈に直接的に影響を与えるものではないというべきである。しかして，引用例１の「魚の餌の補充剤」との記載をその文字どおり解しても，引用例１に記載の一連の文脈に不自然，不合理な点は認められず，同引用例には上記(イ)で認定した事項が記載されているものと解される。原告のこの点の主張は採用できない。
イ(ア)　ところで，魚類等におけるホスファターゼの分布等に関して，次の文献が存在する。
ａ　前掲乙２（８頁Summary，１９７３年発行）には，「Clariasbatrachus(LIXX.)（アルビノクララ），Ophiocephalus(Channa)punctatus(BLOCH)（インディアンスネークヘッド），Ophiocephalus(Channa)gachua(BLOCH)（ドワーフスネークヘッド）およびBarbus(Puntius)sophore(HAM.)(Poolbarb)の消化器系の種々の部分における，アルカリホスファターゼの分布について研究した。胃においては，ホスファターゼは粘膜，固有層，胃腺，毛細血管およびリンパ腔の基底部分に分布している。・・・Barbusの腸の球および４匹の魚すべての腸において，強力な活性が，粘膜および固有層の刷子縁で見られる。Ophiocephalusの両種の幽門盲嚢における分布パターンは，腸と同様である」と記載されている。ｂ　前掲乙５（２９１頁，昭和５３年８月第２版発行）には，魚類の酵素に関して「５．アルカリ性フォスファターゼ　Arvy(1960)によるとScorphthalmusの咽頭から肛門までのすべての消化管の上皮にアルカリフォスフォモノエステラーゼ(alkalinephosphomonoesterase)の作用が存在する。・・・Utida(1967)はニジマス（体重７０～１００ｇ，１４℃）の腸粘膜のアルカリ性フォスファターゼは腸の前半の方が活性が高く，海水へ順応させると活性は腸全体に高まること，Utida&Isono(1967)とUtida,Oide&Oide(1968)はウナギの腸粘膜の活性も海水に順応せしめると４～５倍にも高まることをみている。」と記載されている。
ｃ　前掲甲１１（１９６５年１２月発行）には，１１種類の養殖魚におけるアルカリ性ホスファターゼの分布に関し，「AlkPase［注；アルカリ性ホスファターゼ］は殆どすべての臓器に高濃度に存在しているが，とりわけ腎臓，腸，幽門垂に豊富に含まれる。」（３０５頁）と記載されている。d前掲乙９（１９８４年４月第１刷発行）には，アルカリ性ホスファターゼがほとんどすべてのリン酸モノエステル結合を加水分解する非常に特異性の広い酵素であることが記載されている。
(イ)　以上の記載からすれば，本件特許の出願当時（昭和６１年６月に遡及する。），魚の消化管内には，基質特異性が低く，広範囲のリン酸モノエステルを加水分解できるアルカリ性ホスファターゼが存在することは周知であったと認められる。
そうすると，上記魚類の消化管に存在するアルカリ性ホスファターゼは，引用例１における「ホスフェートエステル基を開裂することが知られている酵素」（上記ア(ア)ｂ）に該当すると解される。
(ウ)　しかして，上記アの引用例１の記載及び上記(イ)の周知の事項を勘案すれば，Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートマグネシウム塩が，モルモットの体内においてＬ－アスコルベート（＝Ｌ－アスコルビン酸）の形に活性化される（上記ア(ア)ｃ）のと同じように，Ｌ－アスコルベート２　－ホスフェートの塩が，ホスファターゼを有する魚の体内でもＬ－アスコルビン酸に開裂されて活性を示すことは，当業者が合理的に理解し得ることである。また，前掲乙２６（１９８５年発行）には，実験の結果，チャネルキャットフィッシュがビタミンＣ源としてＬ－アスコルベート２－ホスフェートを利用できるとの結論が開示されている。そして，Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートの塩類も，ホスフェートエステルを有する以上，同じようにビタミンＣ源として利用されると解されるというべきである。
甲４８（Ｄの意見書）もこの認定を左右するものではない。ウ　以上検討したところによれば，引用例１に接した当業者は，同引用例に開示された「Ｌ－アスコルベート－２－ホスフェートの塩を含有する魚の餌の補充剤」を，実体を伴った用途として認識することができるから，引用例１に「Ｌ－アスコルベート－２－ホスフェートの塩を含有する魚の飼料の補充剤」が記載されているとした本件審決の認定に誤りはない。
(2)ア　原告は，引用発明１の出願当時，Ｌ－アスコルビン酸－２－ホスフェートを魚に投与することを開示した文献が存在しなかったとし，このことをもって，引用例１にＬ－アスコルベート－２－ホスフェートを魚の餌の補充剤として使用することが記載されているとは当業者は認識しないと主張するが，引用例１に接した当業者がこれに「Ｌ－アスコルベート－２－ホスフェートの塩を含有する魚の餌の補充剤」が開示されていると認識できることは前記(1)ウで説示したとおりであり，引用発明１の出願当時，Ｌ－アスコルビン酸－２－ホスフェートを魚に投与することを示す文献が存在しないとしても，そのことは前記(1)アの引用例１の記載及び前記(1)イ(イ)の周知の事項から導かれる上記認定判断に何ら影響を及ぼすものではない。


イ　原告は，引用発明１の対応米国特許（米国特許第４，１７９，４４５号）に係る明細書（甲９）の記載及び当業者の一般的な用語法から，引用例１の「Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェート」は遊離酸を示す語であるとも主張するが，上記甲９の記載が引用例１の記載と対応しており，一般的には「Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェート」が遊離酸を示す語として用いられるものであるとしても，引用例１においては，「Ｌ－アスコルベート２－ホスフェート」が，「Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートの塩」をも意味する語として用いられていることは，前記(1)ア(イ)で説示したとおりであるから，原告の主張は採用できない。ウ　原告は，引用例１の「Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェートおよび２－サルフェート誘導体類は動物中でビタミン活性を示し，・・・ホスフェートエステル基を開裂することが知られている酵素が動物の消化系に存在するから，かかる２－ホスフェートエステルは殆ど全ての動物中で活性を示すと考えられる。」（３頁左上欄８～１６行）との記載を根拠に，Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェート誘導体が，魚を含む殆ど全ての動物中で活性を示すと考えるのは合理性を欠くとして，縷々主張するが，以下に検討するとおり，いずれも理由がない。(ア)　原告は，引用発明１の発明者を監修者とする前掲甲１０に仔牛腸粘膜アルカリホスファターゼを用いた分解試験の記載があることから，引用例１における「全ての動物」とは哺乳動物を指すと解すべきであると主張するが，引用例１とは異なる文献である前掲甲１０に仔牛腸粘膜アルカリホスファターゼを用いた分解試験の記載があるからといって，引用例１における「全ての動物」が哺乳動物に限定されると解釈すべき必然性はない。
また，原告は，魚類のアルカリホスファターゼの至適ｐＨは９．６（前掲甲１１）であり，アルカリホスファターゼはｐＨ８以下では殆ど活性を示していない（前掲甲１２）のに対し，魚類の消化管のｐＨはたとえばハマチで高々７．６（前掲甲１３）で，他の魚でも消化管のｐＨはかなり低いから，魚類の消化管においてアルカリホスファターゼは有効な活性を発揮できず，Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートを分解できないと主張する。
確かに，前掲甲１１の表７には１１種類の魚類（ハマチは含まれない。）の腸におけるアルカリホスファターゼの至適ｐＨが９．０又は９．６であることが記載され，前掲甲１２の図４には，ニジマス器官から抽出したアルカリホスファターゼのｐＨ８．５～１０．５における活性曲線が示されているのに対し，前掲甲１３の表１９にはハマチの大腸のｐＨが高くても７．６であることが示されている。しかしながら，魚種が異なっても，アルカリホスファターゼの至適ｐＨが同じであること及び魚類の消化管のｐＨが高々７．６程度であることの前提は証明されておらず，むしろ，前掲乙２１の表１２３に示された諸魚種の腸のｐＨの測定結果によれば，魚の種類や胃に内容物があるか否かによって腸のｐＨは大きく異なることが認められるから，異なる魚種について記載された前掲甲１１，１２と前掲甲１３を組み合わせて，アルカリホスファターゼが魚の消化管で有効な活性を発揮できないと結論づけることはできない。
加えて，前掲乙２１には，無胃魚Fundulusheteroclitusの十二指腸のｐＨが８．６～９．０であること（２７９頁），PleuronectesPlatessaの腸内容が明らかにアルカリ性であり，ｐＨは７．４３～８．６５の間にあること（２８１頁），Scorpaenaporcusの腸分離領域に海水か非緩衝グルコース液を注入すると，９０分後にはｐＨが８．５～９．０になること（同），広塩性魚Anguillavulgarisの腸のｐＨは海水にいるものではｐＨ１０であること（２８２頁），Lumpfishでは胃空虚時の腸のｐＨが８．６であること（表１２３）が記載されているから，アルカリホスファターゼの至適ｐＨが魚種によって大きく異ならないとの前提が成り立つと仮定しても，腸のｐＨが，前掲甲１２においてアルカリホスファターゼの活性があるとされているｐＨ８．５～１０．５の範囲内にあり，消化管内でアルカリホスファターゼが有効な活性を発揮できる魚が存在することは明らかである。したがって，ハマチのみならず他の魚でも腸のｐＨがかなり低いことを前提とする原告の主張は採用できない。
(イ)　原告は，前掲甲１４，１５，８の記載に基づいて，Ｌ－アスコルビン酸誘導体がある特定の種類の魚あるいは動物に対して効果があっても，他の種類の魚あるいは動物においても効果を有するとはいえないこと，及び魚と哺乳動物間ではＬ－アスコルビン酸誘導体あるいはビタミン誘導体の効果は同様であるとはいえないことを主張する。
しかしながら，前記(1)イ(イ)のとおり，本件特許の出願当時，魚の消化管にホスフェートエステル基を開裂する酵素が存在することが周知であったことを勘案すると，前記(1)ア(イ)の引用例１の記載からは，Ｌ－アスコルビン酸２－リン酸エステルの塩類が魚に対してもモルモットと同様に有効であると認識できるというべきである。
前掲甲１４，１５，８には次のとおりの記載があるが，これらの記載は，いずれも，硫酸エステルを分解する酵素が存在するにもかかわらず，アスコルビン酸２－硫酸をアスコルビン酸として利用できない生物があることを示すものではなく，上記認定に何ら影響を及ぼすものでない。
ａ　前掲甲１４には，ウサギ，モルモット，マスの肝臓のアスコルベート２－サルフェートを分解する酵素の活性を比較した結果，マスの酵素活性が低かったことが記載されるとともに，「しかし魚類については，マスのみしか行っていないうえ実験例も少ないので，更に検討する必要があるが，各動物とも個体差があるように思われるので，この点についても更に検討の必要がある。」（４４３頁右欄～４４４頁左欄）と記載されている。
ｂ　前掲甲１５には，「ニジマス幼魚において，Ｌ－アスコルビン酸２－硫酸二カリウム二水和物が，ビタミンＣ源としてＬ－アスコルビン酸と同等の効果をもつと報告されているが，上記事実は，ナマズではその利用効率が低い可能性があることを示唆している。」と記載されている。


ｃ　前掲甲８には，「アスコルビン酸２－硫酸はニジマスに於いて生理活性を示し，迅速にアスコルビン酸欠乏症の症状を阻止した。それ故，この化合物はビタミンＣ２と命名された。」，「Ａ博士：あなたはアスコルビン酸２－硫酸に対し，ビタミンＣ２という用語を用いた。これは魚には当てはまりそうだと思うが，モルモットにおいてアスコルビン酸２－硫酸がビタミンＣとなるか否かについては決定的で無いと考える。サルについては疑問があり，ヒトについては我々はまだなにも知らない。」と記載されている。
(ウ)　原告は，アスコルビン酸誘導体は固形飼料の原料中に存在する酵素等で分解されることもあり，実際に魚に投与試験をしなければ，アスコルビン酸誘導体が水産養殖用固形飼料に配合されて有効な活性を有すると予測することはできないなどと主張する。
しかしながら，本件審決が引用例１の記載から引用発明１として認定したのは，「Ｌ－アスコルベート－２－ホスフェートの塩を含有する，魚の飼料の補充剤」であり，アスコルビン酸誘導体が固形飼料に配合されて有効な活性を示す点までをも引用例１に記載された発明として認定したわけではないから，原告の主張は，本件審決の趣旨を正解しないものであり，失当である。エ　原告は，魚類の消化管にホスファターゼが存在するというだけで，基質特異性について検討することなく，魚類の体内でＬ－アスコルビン酸の２－ホスフェートが開裂して有効化し得るとはいえないと主張する。しかしながら，魚類の消化管に基質特異性が低く，広範囲のリン酸モノエステルを加水分解できるアルカリ性ホスファターゼが存在することは前記(1)イ(イ)のとおりであるところ，それだけでなく，Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェートを開裂してビタミンＣ源として利用できる魚が実際に存在することも前掲乙２６により知られていたところであるから，魚類の体内でＬ－アスコルビン酸の２－ホスフェートが開裂して有効化されると解するのは，合理的な解釈である。オ　原告は，アスコルビン酸活性を有する魚の補充剤についての発明は動物医薬の発明であるから，有効成分としてのＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類が，現に魚に対して有効であることが立証されていなければならないにもかかわらず，引用例１には，魚については何らの実験データも示されていないとして，引用例１には「Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類を含有する魚の餌の補充剤」が，完成された発明として記載されていないとも主張する。しかしながら，前記(1)で検討したとおり，前記(1)アの引用例１の記載及び前記(1)イ(イ)の周知の事項を勘案すれば，Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートの塩が，ホスファターゼを有する魚の体内でもＬ－アスコルビン酸に開裂されて活性を示すことは，引用例１に接した当業者が合理的に理解し得ることであり，また，前掲乙２６の記載によれば，Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートの塩類もホスフェートエステルを有する以上，それは，魚において，Ｌ－アスコルベート２－ホスフェートと同じようにビタミンＣ源として利用され得ると解すべきであるから，引用例１に魚についての実験データまで記載されていなくとも，Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類が，魚に対して有効であることは明らかというべきであり，引用例１において「Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類を含有する魚の餌の補充剤」は，完成された発明として記載されていると認められる。
２　取消事由２（本件発明の進歩性に関する判断誤り）について(1)　原告は，水産養殖用固型飼料の製造においては飼料原料にホスファターゼが存在している飼料原料が使用されていることから，Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェートはＬ－アスコルビン酸に分解されることが予想され，その場合，アスコルビン酸は加熱下で更に分解されビタミン活性を発揮できないことになるから，当業者はそのような飼料原料にＬ－アスコルビン酸の２－ホスフェートの塩を使用しようとはしないはずであるところ，本件発明は，飼料原料にＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩を配合し加熱加圧し造粒する構成を採用することにより，上記の問題点を克服し，高い残存率と高いビタミンＣ効果を奏する顕著な効果を得ることに成功したものであると主張する。
しかしながら，前掲乙１５ないし１７の記載によれば魚粉（フィッシュミール）の製造工程として蒸煮の工程があることが認められ，また，前掲乙１１には，「キグチについて，その酸性フォスファターゼとアルカリ性フォスファターゼの熱安定性をしらべ第２図のような結果を得た。すなわち，いずれも７０℃，５分間の加熱で，ほぼ完全に失活し，・・・」（６４頁右欄）と記載されていることから，魚粉などの飼料原料に含まれるホスファターゼは，飼料の製造工程において失活するものと認められる。仮にその活性が残存していたとしても，酵素反応は温度やｐＨ等の条件が反応に適していなければ起こらないとの技術常識に照らして考えると，飼料原料にＬ－アスコルビン酸－２－ホスフェートを配合した場合に，その原料中に存在するホスファターゼがこれをすべて分解してしまうとは認められない。したがって，飼料原料にホスファターゼが存在するということが，飼料原料へのＬ－アスコルビン酸－２－ホスフェートの塩の配合を阻害する事由になるとすることはできない。
むしろ，引用例１には，Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩が酸素の存在や高熱条件下で活性を失わないことが記載されている（前記１(1)ア(ア)ｄ）のであるから，このような耐酸化性と熱安定性に着目して，高いビタミンＣ活性を有する固型飼料を得るように，引用例２（甲３）に記載の水産養殖用固型飼料の製造方法を採用して，本件発明の構成とすることは，当業者であれば容易に想到し得ることであると認められる。そして，本件発明の効果も，格別顕著なものでないことは，後記(3)に説示のとおりである。
(2)　原告は，引用例１に記載の誘導体類に含まれる，Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェートの遊離酸，その塩，同２－サルフェートの遊離酸，その塩のうち，Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェートの塩のみが格別顕著な効果を示すから，本件発明は選択発明として進歩性を有すると主張する。


平成１４年（行ケ）第１１５号　審決取消請求事件
口頭弁論終結日　平成１６年６月２２日
判　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　　日本ビシエイ株式会社
訴訟代理人弁理士　　　　大熊考一
同　　　　　　　　　　　木内光春
被　　　　　　告　　　　アルファ・エレクトロニクス株式会社
訴訟代理人弁理士　　　　山田文雄
同　　　　　　　　　　　山田洋資
主　　　　　　　文
１　特許庁が無効２００１－３５０８９号事件について平成１４年１月３０日にした審決中「本件審判の請求は，成り立たない。」との部分を取り消す。２　訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
主文と同旨
２　被告
(1)原告の請求を棄却する。
(2)訴訟費用は原告の負担とする。
第２　当事者間に争いのない事実等
１　特許庁における手続の経緯
被告は，発明の名称を「チツプ抵抗器」とする特許第１６６２３１２号の特許（昭和６１年５月６日出願（以下「本件出願」という。同出願に係る願書に添付された明細書及び図面を併せて，「訂正前明細書」という。甲第１５号証は，公告時のその内容を示す特許公報である。），平成４年５月１９日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は１である。なお，登録後，後記本件訂正により，請求項の訂正及びこれに伴う発明の詳細な説明の記載の訂正がなされている。）の特許権者である。
原告は，平成１３年３月６日，本件特許を無効にすることについて，審判を請求した。特許庁は，これを無効２００１－３５０８９号事件として審理した。被告は，審理の過程で，平成１３年６月１８日，請求項の文言の訂正を含む，訂正前明細書の訂正（以下「本件訂正」という。本件訂正の内容は，甲第１６号証の訂正請求書記載のとおりである。以下，これによる訂正後のものを，「訂正明細書」という。その内容は，甲第１６号証中の手続補正書に添付された明細書記載のとおりである。）を請求した。特許庁は，審理の結果，平成１４年１月３０日，「訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同年２月８日，その謄本を原告に送達した。
２　訂正明細書の特許請求の範囲（別紙１，２参照）
「一側面に金属箔抵抗体が貼着された絶縁性基板を，柔軟な内側の樹脂と硬質な外側の樹脂とで２層に外装し，この外装樹脂のプリント基板への取付面に板状外
部接続端子を臨ませたチップ抵抗器において，
前記絶縁性基板の他側面にその一辺のほぼ全長に亘る幅で貼着されこの一辺に直交する方向にのびてその外部突出端が前記外装樹脂のプリント基板への取付面以外の面から外部へ突出し前記外装樹脂との間に間隙をもって前記取付面方向へ折曲された一対の板状外部接続端子と，これらの各板状外部接続端子と前記抵抗体とを前記外装樹脂内で接続するリード線とを備えることを特徴とするチップ抵抗器。」
（判決注・下線部が本件訂正請求による付加訂正部分である。）
３　審決の理由
審決の理由は，別紙審決書の写し記載のとおりである。要するに，本件訂正を認めた上，訂正明細書の特許請求の範囲によって特定される発明（以下「本件発明」という。）は，「BULLETINR-700bVISHAY   V53&M53/55   SERIESBULKMETAL
TM


VALUEENGINEEREDPRECISION   RESISTORS」（審判手続の甲第１号証・本訴甲第１号証，以下，これを「引用例１」という。）に記載された発明（以下「引用発明１」という。）並びに，実願昭４７－１４３１７号（実開昭４８－９０１４７号公報）のマイクロフィルム（審判手続の甲第２号証・本訴甲第２号証，以下，これを「引用例２」という。）に記載された発明（以下「引用発明２」という。），「BULLETINR-700dVISHAY   V53&M53/55   SERIESBULKMETAL   VALUEENGINEEREDPRECISIONRESISTORS」（審判手続の甲第３号証・本訴甲第３号証，以下，これを「引用例３」という。）に記載された発明（以下「引用発明３」という。），「BULLETINR-800AAnnouncing   Vishay'snew"Super-S"   precisionresistor-ModelS102C」（審判手続の甲第４号証・本訴甲第４号証，以下，これを「引用例４」という。）に記載された発明（以下「引用発明４」という。），特開昭５９－２００４４８号公報（審判手続の甲第５号証・本訴甲第５号証，以下，これを「引用例５」という。）に記載された発明（以下「引用発明５」という。），実願昭５８－１３８７６２号（実開昭６０－４８２３１号公報）のマイクロフィルム（審判手続の甲第６号証・本訴甲第６号証，以下，これを「引用例６」という。）に記載された発明（以下「引用発明６」という。），実願昭５８－７３４９６号（実開昭５９－１７７９３４号公報）のマイクロフィルム（審判手続の甲第７号証・本訴甲第７号証，以下，これを「引用例７」という。）に記載された発明（以下「引用発明７」という。），実願昭５８－７７２１５号（実開昭５９－１８２９２６号公報）のマイクロフィルム（審判手続の甲第８号証・本訴甲第８号証，以下，これを「引用例８」という。）に記載された発明（以下「引用発明８」という。）及び実願昭５７－１６８４８２号（実開昭５９－７２７２５号公報）のマイクロフィルム（審判手続の甲第９号証・本訴甲第９号証，以下，これを「引用例９」という。）に記載された発明（以下「引用発明９」という。）に基づき，これに当業者の技術常識及び周知技術（米国特許第３７１８８８３号明細書（審判手続の甲第１１号証・本訴甲第１１号証，以下「甲１１明細書」という。））を参酌しても，当業者が容易に発明することができたとは認められない，というものである。
４　審決が認定した，引用例１の開示内容，本件発明と引用発明１との一致点・
相違点
(1)引用例１の開示内容（別紙３参照）
「甲第１号証（判決注・引用例１）には，その第２頁上段，第３頁上段図面とその中央欄及び右欄の記載を参酌すると，「VSERIES」との表題の下に，概要，以下のような構成要件からなる抵抗器，及びこれに係わる技術的事項が記載されている。
(i)抵抗器の構成として，
(a)防湿用のエポキシ樹脂コーティング（Moisture-proofepoxycoating）
(b)シリコーンゴムの封止材（SiliconeRubber   encapsulation）(c)エッチング処理により形成されたバルクメタル（Etchedbulk   metal）(d)接合されたフレキシブル細線（Flexiblewelded   ribbonleads）(e)セラミック基板（Ceramicsubstrate）(f)すずめっき銅リード（Tinnedcopper   leads）なお，作用効果について，第３頁上段中央欄「フレキシブル細線」の括弧書内には，「抵抗体を，機械的なストレスの影響から隔離する（isolateresistiveelementfrommechanical   stresses）」旨記載されている。」（甲第１２号証１８頁１０行目～２４行目）
(2)本件発明と引用発明１との一致点
「一側面に抵抗体が貼着された絶縁性基板を，柔軟な内側の樹脂と硬質な外
側の樹脂とで２層に外装し，
この外装樹脂のプリント基板への取付面に外部接続端子を臨ませたチップ
抵抗器において，
前記絶縁性基板の他側面に貼着された一対の外部接続端子と，これらの各外部接続端子と前記抵抗体とを前記外装樹脂内で接続するリード線とを備えるチップ抵抗器」（甲第１２号証２１頁１１行目～１７行目）
(3)本件発明と引用発明１との相違点
「(i)甲第１号証（判決注・引用例１）においては，抵抗体が「金属箔抵抗
体」との明示がない点，
(ii)甲第１号証においては，外部接続端子が「板状」でない点，(iii)甲第１号証においては，外部接続端子が「その一辺のほぼ全長に亘る幅で貼着されこの一辺に直交する方向にのびてその外部突出端が前記外装樹脂のプリント基板への取付面以外の面から外部へ突出し前記外装樹脂との間に間隙をもって前記取付面方向へ折曲された」ものでない点」（甲第１２号証２１頁１９行目～２４行目）
（以下，順に「相違点１」，「相違点２」，「相違点３」という。）
第３　原告の主張の要点
審決は，相違点３についての判断を誤っているなど，違法であり，取り消されるべきである。
１　取消事由１（本件発明の進歩性の判断の誤り）
(1)審決は，「本件発明は，この相違点（iii）（判決注・相違点３）に係る「絶縁性基板の他側面にその一辺のほぼ全長に亘る幅で貼着」する構成において，当業者が容易になし得るものとは認められない。」（甲第１２号証２４頁２行目～４行目），としている。
しかし，この判断は誤っている。
(2)相違点３に係る構成のうち，外部接続端子が，絶縁性基板の他側面にその一辺のほぼ全長に亘る幅で貼着されているという構成は，引用例２及び引用例６に開示されている。


ア　引用例２の第１図及び第２図（別紙４参照）には，モールド樹脂の一辺の幅よりも，僅かに小さい幅を有する端子２，５が開示されている。また，引用例６の第３図にも，同様の幅を持つ，板状の外部接続端子が開示されている（電極板３，４）。同様の構成は，甲第１７ないし第２１号証にも開示されている。イ　引用発明２の端子２，５において，幅の広いものが要求されることについては，引用例２の「この欠点即ち端子からの熱伝導を避けることは，端子を細くすることで或る程度小さくすることはできるが，細くしたときは電子部品製造中端子上への部品素子の装着，接触が不安定不完全となり易く，また電子部品を印刷配線基板上へ装着するときの位置合せがしにくくなり，且つ基板上へ装着した後での端子強度が不足するなど別の欠点が生じた。」（甲第２号証３頁１１行目～１８行目），との記載から明らかである。
他方，絶縁性基板は，絶縁性を確保するため，モールド樹脂の「内部」に封止されるものであるから，モールド樹脂よりも小さい幅を有することは当然である（甲第１号証，第４，５号証，第１１号証，第１７ないし第２２号証）。ウ　したがって，引用発明２の端子２，５や，引用発明６の電極板３，４は，樹脂モールドされた絶縁性基板の一辺のほぼ全長に亘る幅で絶縁性基板に貼着する，といえるのに十分な幅を有しており，かつ，その幅に対して直交する方向に伸びている。
エ　被告は，引用発明２及び引用発明６は，固体電解コンデンサに関するものであり，本件発明のチップ抵抗器とは異なる，と主張する。しかし，両者とも，チップ状の電子部品に関する発明であり，固体電解コンデンサに限定されていない。
本件発明と同一の技術分野に属するチップ抵抗器（絶縁基板上に抵抗素子が形成され，この抵抗素子と外部の部品とを電気的に接続するための複数の電極（外部接続端子）が形成されているもの）に関して，外部接続端子が絶縁性基板の一辺のほぼ全長に亘る幅で密着され，かつ，この一辺に直交する方向に延びている構成は，甲第２３ないし第３０号証にも開示されている。(3)外部接続端子を介して放熱すること，部材の接触面積が大きくなれば熱伝導が向上することは，いずれも，電子部品に関する技術分野において，よく知られた自明の技術である（甲第５号証，甲第１３号証）。
例えば，引用例５には，
「かかる集積回路において，直流電力，あるいはパルス電力を印加した場合，内部発熱の熱放散径路としては半導体素子が発熱後熱が金属板を通り，金属板と外部リード線が対向する部分の封止樹脂を通り，外部引出しリード線を介し熱放散される部分と，外部引出しリード線を介さずに外部引出しリード線と対向していない封止樹脂より外部へ熱放散される部分がある。しかしながら封止樹脂は金属板，外部引出しリード線に比べ熱伝導が悪い為，前者が支配的である。」（甲第５号証１頁右欄６行目～１５行目），
「本発明による半導体装置は，金属板の半導体素子と反対の面に熱伝導の良い絶縁体基板を接着し，各々の外部引出しリード線の先端を絶縁体基板に接着させる。かかる構成により封止樹脂を通さずに外部へ熱放散を行うことができ，過渡熱抵抗を小さくすることが可能となる。・・・かかる集積回路において，直流電力，あるいはパルス電力を印加した場合，熱放散径路は，金属板３３，熱伝導の良好な絶縁体基板６６，外部引出しリード線４４となり封止樹脂１１を通さずに熱を逃がすことができ，過渡熱，抵抗，さらには熱抵抗を小さくすることができる半導体装置が得られる。」（甲第５号証２頁左欄３行目～右欄５行目，第４図）として，外部接続端子を介して熱放散効果を高めることが開示されている。甲第２９号証及び第３０号証も，このことを開示している。本件審判と併合審判された無効２００１－３５０９６号事件の審決も，「接触面積が大きくなれば熱伝導が向上することは，当該技術分野において良く知られた技術的なに（判決注・原文ママ）自明な事項であり」（甲第１３号証３０頁２１行目～２３行目），と説示しており，接触面積が大きいほど熱伝導が向上することが，昭和６１年５月６日当時（上記無効審判事件における特許第１６５８６２０号の出願日でもある。），すなわち，本件出願当時，当業者の技術常識であったことは明らかである。
以上の技術常識によれば，放熱効果を高めるために，引用発明２の端子２，５の幅を，絶縁性基板の一辺の全長に亘る幅で貼着することは，当業者が容易に想到できることである。あえて端子２，５の幅を，それより狭くすることは，むしろ不合理な設計というべきである。
(4)引用発明１と，引用発明２及び６とを組み合わせることは容易であり，本件発明は，これらの発明を組み合わせることにより，当業者が容易に想到できたものである。
(5)顕著な作用効果の存在の認定の誤り
ア　被告は，審判手続において，「この発明ではリードを板状として絶縁基板にできるだけ広い面積で接触するように貼り付けたから，抵抗体自身が発生する熱をこの板状のリードを通して外へ導くという効果も得られ，精度は一層向上するものである。」（甲第１２号証１６頁３３行目～３５行目），と主張した。イ　しかし、このような作用効果は，訂正前明細書にも，訂正明細書にも全く記載されていない新規な事項であり，そもそも審判手続において考慮すべきものではない。
しかも，この作用効果は，外部接続端子が板状であり，絶縁性基板にできるだけ広い面積で貼着されているということに基づくものと解される。そして，そのような構成及びこれにより放熱が効果的に行われることは，引用例５に開示されている（甲第５号証２頁左欄１９行目～右欄５行目，第３図，第４図）（別紙５参照）。
したがって，上記作用効果は，当業者が当然に予想できるものであって，顕著なものとはいえない。
２　取消事由２（本件発明に係る特許請求の範囲（請求項の文言）の不明確性）「絶縁性基板の一辺のほぼ全長」という語は，不明確であいまいなものである。どの程度の幅が，「ほぼ」といえるのか，「ほぼ全長」である場合とそうでない場合とにおいて，作用効果に相違があるか否かについて，訂正明細書には記載がなく，審決も明らかにしていない。


訂正前明細書の第１図及び第２図には，絶縁性基板の一辺と，板状外部接続端子との幅とが一致しているもののみが開示されている。板状外部端子の幅が，絶縁性基板の一辺より狭いものや，広いものは開示されていない。したがって，「ほぼ全長」とは，板状外部端子の幅が，絶縁性基板の一辺と一致する場合のみを意味すると解するべきである。しかし，「ほぼ」というあいまいな表現が含まれているため，本件発明の内容があいまいになってしまうのである。
３　以上のとおり，本件発明は，進歩性（特許法２９条２項）を欠くか，特許請求の範囲の文言が明確でない（同法３６条６項２号）から，無効とされるべきである。
第４　被告の反論の要点
１　取消事由１（本件発明の進歩性の判断の誤り）に対して(1)本件発明が進歩性を欠くとの原告の主張は，審判において主張されていなかったものである。審決取消訴訟における訴訟物は，審決の違法性であり，審判段階における請求人の主張と異なる無効事由は，訴訟における審理の対象とはならない。
(2)引用例１，３及び４は，現実に頒布されたものか否か不明であり，「刊行物」とはいえない。
「printed」という語は，単に，印刷された，ということを意味するにすぎず，当該印刷物が頒布されたことまで表すものではない。政府機関や出版会社の印刷物であれば，現実に頒布された蓋然性も高いといえるものの，単なる民間の一企業である原告の親会社の印刷物が，印刷された以上当然に頒布もされている，と認めることはできない。
(3)審決は，相違点１について，
「甲第１号証（判決注・引用例１）における「バルクメタル（Etchedbulkmetal）」は「金属箔抵抗体」といえるものであって，相違点(i)（判決注・相違点１）は実質的に相違するものとは認められない。」（甲第１２号証２２頁６行目～８行目）
と説示している。
しかし，「bulkmetal」は，直訳すると，大きなかさばった金属，という意味である。しかも，「ＴＭ」という表示があることから，VISHAY社の商標であると理解される。これを，金属箔抵抗体であると解する理由が不明である。引用例１に記載された「isappliedto   aspecialceramic   substrate」の「applied」は，貼り付けるという意味であるとは限らず，適用する，という意味も有する。同じく，「Itisset   onthesubstrate」は，バルクメタルは基板に施される，という程度の意味である。貼り付ける，という意味に限定して解する理由はない。
(4)引用例２及び６は，固体電解コンデンサ，具体的には焼結型固体タンタルコンデンサに関する発明を，実施例として開示するものである。この種のコンデンサは，タンタル焼結体の一端からタンタル線（陽極）を進入させ，焼結体の他端側の端面及びその外周をメッキして陰極にする，という構造のものである。それには，本件発明における絶縁性基板はない。また，焼結体から外に延びる陽極は線状であるから，絶縁性基板の一辺のほぼ全長に亘る幅で貼着された複数の板状外部端子も備えていない。なお，甲第１７ないし第２２号証も，同じく固体電解コンデンサに関するものであって，本件発明の構成を開示するものではない。
(5)引用例１，３ないし９には，外部接続端子の一端が絶縁性基板の他側面に密着する幅が，絶縁性基板の一辺のほぼ全長に亘る幅であり，かつ，この一辺に直交する方向に延びている，という本件発明の構成は開示されていない。引用発明１に，引用発明２ないし９を適用しても，外部接続端子を板状にすることは導出されても，その幅を，絶縁性基板の一辺のほぼ全長に亘る幅とすることも，その一辺に直交する方向に延びるものとすることも出てこない。(6)甲第２３ないし第３０号証に開示されているチップ抵抗器も，本件発明の進歩性を判断するにおいて，何ら参考になるものではない。すなわち，甲第２３ないし第３０号証の電極は，本件発明の外部接続端子とは異なり，基板の表面（端面，裏面を含む）に形成され，基板によって支持されているもので，電極だけが，基板から分離して突出しているものではないし，その形成方法も本件発明とは異なるのであって，甲第２３ないし第３０号証において，電極が基板の一辺のほぼ全長に亘る幅であるからといって，本件発明の容易推考性を根拠付けるための周知技術とすることはできない。また，それらの電極は，基板の端部を包むように基板に密着するものであるから，基板の一辺に直交する方向に延びることは不可能である。
(7)原告の主張の骨子は，
ア　引用発明１における棒状の外部接続端子を，板状にすることは容易であ
り，
イ　放熱性を高めるために，板状の外部接続端子と絶縁性基板の接触面積を多くすることとし，そのため絶縁性基板の一辺の全長に近い幅で貼着することは周
知である（甲第２号証，第６号証），
というものである。
しかし，アの点については，引用発明１は，そもそも放熱を必要とするものではないから，外部接続端子を板状にする必要がないのであり，イの点については，前記のとおり，板状の外部接続端子を絶縁性基板の一辺の幅のほぼ全長に亘る幅にすることは，周知とはいえない。
板状の外部接続端子と，絶縁性基板との接触面積を増やす方法は，前者を，後者の一辺の全長に近い幅で貼着するものだけではなく，外部接続端子を絶縁性基板の長さ方向に長くするものもある。例えば，引用発明１と引用発明５とを組み合わせると，外部接続端子の幅が，絶縁性基板の一辺の半分程度にしかならないものに想到するものである（別紙６参照）。
引用発明１から，本件発明の構成に至るためには，リードを板状とすることと，板状リードの幅を絶縁性基板の一辺のほぼ全長にすること，の２つの変更を経る必要がある。それぞれが困難であり，かつ，この２つの変更を一度になすことには，さらに大きな困難を伴う。したがって，本件発明が容易推考なものとはいえない。
(8)顕著な作用効果の存在の認定の誤りに対して
ア　本件発明は，本件訂正により付加された構成により，より高い放熱効果が得られ，精度が一層向上する。これは，格別の作用効果である。イ　本件発明のチップ抵抗器は，抵抗温度係数が数ｐｐｍ／℃程度の，極めて高い精度の抵抗器である。この精度を保つためには，厳しい温度管理が必要となってくる。


このことは，訂正前明細書の「この種の抵抗器では，基板の線膨張係数と抵抗体の抵抗温度係数とを適合させることにより，抵抗値の温度に対する変動を抑制し，高精度な抵抗器を得ることができる。すなわち温度上昇に伴なう抵抗体の抵抗値の変化を，基板の線膨張を利用して抵抗体に応力を加えることにより相殺し，抵抗温度係数を小さくするものである。」（甲第１５号証１頁２欄４行目～１０行目。なお，訂正明細書にも同一の記載がある。）との記載にあらわれている。このような技術思想は，引用例１には開示されていない。２　取消事由２（本件発明に係る特許請求の範囲（請求項の文言）の不明確性）
に対して
原告は，審判において，特許請求の範囲の文言の不明確性の主張をしていないから，訴訟において，新たにこの主張をすることは許されない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（本件発明の進歩性の判断の誤り）について(1)被告は，本件発明の進歩性の欠如の主張は，原告が審判手続において提出していなかった主張であるから，本訴においてこれを主張することは，新たな無効事由の提出に当たり，許されないと主張する。
しかし，審決は，「【２】訂正の適否について」において，本件訂正を認めるとの判断を示した上で（甲第１２号証２頁１０行目～３１行目），本件発明の
特許請求の範囲を，
「【３】本件特許発明
訂正請求により訂正（判決注・本件訂正）された本件特許請求の範囲第１項に係る発明（以下「本件発明」という。）は，以下のとおりのものである。「一側面に・・・（判決注・本件発明の特許請求に係る文言（請求項）の摘示）・・・チップ抵抗器。」」（甲第１２号証２頁３２行目～３頁５行目），
と認定し，原告（審判請求人）の主張を，
「【４】審判請求人の主張
（４－１）無効とすべき理由の概要
本件審判請求人は，以下の証拠方法を提出するとともに，本件発明についての特許を無効とすべき理由について，要点，以下のとおり主張している。「本件特許発明の出願前の技術水準を考慮すると，甲第１号証（判決注・引用例１）に記載された抵抗器の外部接続端子を，甲第２号証（判決注・引用例２）に記載されたチップ状電子部品に基づいて「板状」とし，「外部接続端子の外部突出端を，外装樹脂のプリント基板への取付面以外の面から外部へ突出させ，前記外装樹脂との間に間隙をもって前記取付面方向へ折曲させる」ことによって，本件特許発明と同一のチップ抵抗器を構成することは，当業者にとって容易に成しうることである。また，訂正による外部接続端子の「その一辺のほぼ全長に亘る幅で貼着されこの一辺に直交する方向にのびてその外部突出端が前記外装樹脂のプリント基板への取付面以外の面から外部へ突出し前記外装樹脂との間に間隙をもって前記取付面方向へ折曲された」構成が甲第１号証に開示されていない点については，甲第２号証（判決注・引用例２）等他の刊行物から容易である。従って，本件特許発明は，その出願前に頒布された刊行物である甲第１号証及び甲第２号証に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明することができたものと認められ，特許法第２９条第２項に該当するので，同法１２３条第１項第２号により無効にすべきものである。」（甲第１２号証３頁６行目～２４行目）
と摘示し，さらに，
「(iii)「（３）被請求人の主張する理由３について・・・・・・従って，かかる訂正及び作用効果の主張は到底認められるべきものではなく，仮に，訂正請求書の通りの訂正がなされたとしても，その課題及びこれを解決する手段に特許性が認められるような斬新性が得られるものではない。」（弁駁書第５頁末４行～第６頁第６行）」（甲第１２号証１２頁３４行目～１３頁３１行目）
と摘示している。
以上からは，原告が，本件訂正の可否とは別に，本件発明の進歩性を争っており，かつ，その具体的な理由も主張していたことは明らかである。取消事由１が，審判で提出されなかった新しい主張であるということはできない。
(2)引用例１，３及び４の頒布の有無について
ア　引用例１，３及び４の作成時期は，次のとおりであると認められる（甲第１，第３，第４号証）。
(ｱ)引用例３は，VishayIntertechnology,   inc（以下「Vishay社」という。）のVISHAYRESISTIVESYSTEMS   GROUP（以下「Vishayシステム」という。）の作成した印刷物であると認められる。
引用例３の１枚目の末尾には，「１９７５　Vishay　AllRightsReserved   PrintedinU.S.A.」との記載がある。この記載から，引用例３は，１９７５年（昭和５０年）に印刷されたものと認められる。同じく，Vishayシステムが作成したと認められる引用例４にも，その２枚目の末尾に，「Copyright1977Vishay   ResistiveSystemsGroup.   Allrightsreserved.Printedin   U.S.A.」と記載されており，１９７７年（昭和５２年）に印刷されたものと認められる。
(ｲ)引用例３の４枚目の末尾には，「10M10/75   AN　　PrintedinU.S.A.」との記載がある。この記載のうち「７５」は，前記のとおり，引用例３が１９７５年に印刷されたと認められること，「AN」には，「intheyear」の意味があること（研究社　リーダーズ英和辞典初版）から，１９７５年を意味するものと認められる。
そうすると，引用例１の４枚目の末尾の「5M11/74AN　　Printed   inU.S.A」との記載も，１９７４年（昭和４９年）に印刷されたことを意味するものと認めることができる。
イ　頒布の有無について
(ｱ)引用例１，３及び４には，それぞれその一枚目の右上部に「BULLETIN」の語が，同枚目の末尾には，Vishayシステムの住所と電話番号等が記載されている（甲第１，第３，第４号証）。「BULLETIN」とは，「公報，会報，小新聞」という意味である（前記辞典）。


(ｲ)引用例１，３及び４は，その表題などから見て，例えば開発に関する文書のように，限られた特定の範囲において配布され，閲覧される性質のものではなく，また，Vishayシステムの連絡先が明記され，その製品の特徴を強調する内容となっていることからすると，社外，例えば顧客等に向けて頒布されることを予定して印刷されたものであると認めることができる。そうすると，これらの文書は，特段の事情が認められない限り，その取引先等に頒布されたと推認するのが相当であり，本件においては，それらの頒布の事実を否定すべき特段の事情は認められない。
(ｳ)以上のとおりであるから，引用例１，３及び４は，その印刷後間もない時期，遅くとも本件出願時まで（おおよそ９年ないし１２年の期間がある。）には，頒布されていたと認めることができる。
(3)相違点１（引用発明１のバルクメタル（EtchedBulk   Metal）が，金属箔抵抗体であると明示されていないとの点）について
ア　被告は，引用例１の「EtchedBulkMetal」は，本件発明の「金属箔抵抗体」ではない，と主張する。
イ　訂正明細書によれば、本件発明の金属箔抵抗体は，次のようなものと説明されている（甲第１６号証）。
(ｱ)「アルミナやガラス等の絶縁性基板に，ニッケル，クロームなどを含む金属箔抵抗体を貼着し，この金属箔抵抗体にフォトエッチングなどにより抵抗パターンを形成して抵抗チップとし，リード線をこの抵抗体に接続した後，全体を樹脂で外装した金属箔抵抗器・・・」（訂正明細書１頁１８行目～２１行目）(ｲ)「１２は金属箔抵抗体であり，ニッケル，クローム，銅，アルミニウム等を含む合金を圧延して箔に仕上げ，さらに真空中（約１０－６Torr）で熱処理して圧延に伴なう加工ひずみを除去し所望の抵抗温度特性を得ている。」（訂正明細書３頁１行目～４行目）
以上の記載からは，本件発明における金属箔抵抗体は，ニッケル，クロームなどの合金からなる箔であり，絶縁性基板に貼着され，フォトエッチングなどにより抵抗パターンが形成されて抵抗チップとなり，リード線が接続されるものであると認められる。
ウ　引用例１に開示されている「EtchedBulkMetal」とは，次のようなものと説明されている。
(ｱ)「その特性が知られ，制御可能な専有の「バルクメタル」は，特別なセラミック基板に貼り付けられる。その抵抗パターンは，ビシェイ社によって開発された超精密技術に基づくフォトエッチングによって形成される。（AproprietaryBULKMETALof   knownandcontrollable   propertiesisapplied   toaspecialceramicsubstrate.A   resistivepatternis   thenphotoetchedby   anultra-finetechniquedevelopedby   Vishay.）。」（甲第１号証２枚目上段左欄３行目～８行目・「外国文献（甲第１，４，３及び１１号証）翻訳文（抄訳）」と題する書面（以下「訳文」という。）１頁７行目～９行目）
(ｲ)「バルクメタル（登録商標）としては，その電気的，機械的，温度的特性を得るために特別な合金が選択される。」（同２枚目上段中欄１行目～３行目・訳文１頁１１行目～１２行目）
(ｳ)「バルクメタルは，特別の専有の過程によって，基板に取り付けられる。この過程においてビシェイ社の抵抗体に生じる冶金学的変化は，巻線を巻く過程，蒸着過程といった他の種類の精密抵抗器の製造過程におけるものとは異なっている。ビシェイ社の抵抗器の合金は，その製造過程において，引っ張り，巻き付け，加工硬化やストレスを受けることがないため，抵抗体は本来の外形的，物理的，電気的特性を維持している。（Itisset   onthesubstrate   ・・・characteristics.）。」（同２枚目上段中欄３行目～右欄３行目・訳文１頁１２行目～１８行目）
(ｴ)引用例１の３枚目の上段には，「VSERIES」の製品の図があり，そのうちの中央図には，「EtchedBulkMetal」が，「Ceramic   substrate」（セラミックの基板）に取りつけられ，この「EtchedBulkMetal」に「Flexible   weldedribbonleads」（柔軟性のあるリード線）が溶接され，このリード線が「Tinnedcopperleads」（錫メッキをされた銅線）に接続されている図が示されている（訳文２頁２行目～１４行目）。
エ　以上からは，引用発明１にいう「EtchedBulkMetal」も，合金からなる箔であり（フォトエッチングにより抵抗パターンが作成されることと，前記引用例１の３枚目上段中央の図から，この「EtchedBulkMetal」は，箔といえるほど薄いものと認められる。），フォトエッチングにより抵抗パターンが形成されて抵抗チップとなり，絶縁性基板に貼着され，リード線が接続されるものであると認められる。
したがって，「bulk」，「metal」という語の辞書的な意味がどうであれ，引用発明１の「EtchedBulkMetal」が，本件発明の金属箔抵抗体に該当することは明らかである（被告は，上記引用例１の記載中「isappliedto」は適用するとの意味であり，「Itisset   onthesubstrate」は，基板に施す，との意味であると主張するが、仮にそのように翻訳したとしても，「EtchedBulkMetal」が，本件発明の金属箔抵抗体に該当するとの結論が左右されるものではない。）。(4)相違点２に係る構成（引用発明１の外部接続端子を板状とすること）及び，相違点３のうち，外部接続端子の外部突出端が外装樹脂のプリント基板への取付面以外の面から外部へ突出し前記外装樹脂との間に間隙をもって前記取付面方向へ折り曲げられている，との構成の容易推考性について
ア　審決は，
「チップ型電子部品において，外部接続端子を，「板状」に構成すること，及び「外部突出端が前記外装樹脂のプリント基板への取付面以外の面から外部へ突出し前記外装樹脂との間に間隙をもって前記取付面方向へ折曲」することは，甲第２号証（判決注・引用例２）に開示されており，また従来より周知の技術的事項（前掲甲第２，６，７，９号証参照（判決注・引用例２，６，７及び９をそれぞれ指す。））であるから，甲第１号証（判決注・引用例１）における「棒状」の外部接続端子を，「板状」とし，「取付面方向へ折曲」等とする技術的事項を採用することは当業者が容易になし得ることと認められる。」（甲第１２号証２２頁１３行目～１９行目）
と説示している。
イ　引用例２には，次のとおりの記載がある。
「本考案は合成樹脂被覆モールドされたチツプ状電子部品の電極引出用端子の改良に関するものである。


混成集積回路等の印刷回路基板に直接取付けるコンデンサ，抵抗等の電子部品は一般に第１図に示す如くフエイスボンデングに適するようにリード線端子に代つて板状端子２が用いられている。
この板状端子２は平板状で一般に部品の相対する二面から引出され第１図に示す如く端子２の先端即ち基板等との接続部３が本体底面に近接するように鍵状に曲げ加工されている。」（甲第２号証１頁１３行目～２頁５行目）「・・・端子からの熱伝導を避けることは，端子を細くすることで或る程度小さくすることはできるが，細くしたときは電子部品製造中端子上への部品素子の装着，接触が不安定不完全となり易く，また電子部品を印刷配線基板上へ装着するときの位置合せがしにくくなり，且つ基板上へ装着した後での端子強度が不足するなど別の欠点が生じた。」（甲第２号証３頁１１行目～１８行目）ウ　引用例６には，次のとおりの記載がある。
「この考案は，例えばチツプ型固体電解コンデンサのようなチツプ電子部品に関する。
従来，上記のチツプ型固体電解コンデンサには，第１図に示すようなものがあつた。同図において，１は本体部で，概略直方体状に合成樹脂によつて形成されており，その内部にはコンデンサ素子（図示せず）が埋設されている。このコンデンサ素子の陽極と陰極とには電極板３，４が本体１内において電気的に接続されている。これら電極板３，４は本体１の端壁部５，６からそれぞれ引出され，概略Ｌ字状をなすように折曲げられ，そのＬ字状部の底部３ａ，４ａが本体１の底面部７の両端部に位置せしめられている。底面部７において，電極板の底部３ａ，４ａに挟まれた部分には突出部８が形成されており，その底面８ａは電極板の底部３ａ，４ａの底面と同一平面に位置している。」（甲第６号証１頁１２行目～２頁７行目）（別紙７参照）
エ　引用例９には，次のとおりの記載がある。
「従来，絶縁性合成樹脂でモールドされる超小型の電解コンデンサ等の電子部品においては，その端面から引き出した板状端子は部品本体の端面に沿って底面方向に直角に折り曲げ，更にその中間部を部品本体の底面部に沿ってＬ字型に折曲している。
このようなチップ型電子部品では，プリント基板の配線導体に直接半田付けすることから，板状端子は部品本体の底面部に沿って水平に折曲されていることが望ましい。」（甲第９号証１頁１７行目～２頁６行目）オ　以上のとおり，チップ型電子部品において，外部接続端子が，ある程度幅のある板状であり，それらが同部品の相対する二面から引出され，同端子の先端が本体底面に近接するように鍵状（Ｌ字状）に折り曲げられている構成は，本件出願当時，周知なものであり，しかも，この構成は，チップ状電子部品を，プリント基板等に，安定して確実に接続することを容易にする，という効果を発揮するものと理解される。
したがって，この周知技術を，同じチップ状の電子部品である引用発明１に適用して，相違点２，及び相違点３の一部に係る構成，すなわち，外部接続端子を板状にし，その外部突出端が前記外装樹脂のプリント基板への取付面以外の面から外部へ突出し前記外装樹脂との間に間隙をもって前記取付面方向へ折り曲げられている構成にすることは，当業者が容易に推考できることである，と認められる。
カ　引用発明２，６及び９が，チップ状電子部品に係るものであり，チップ状抵抗器を含むとしても，そこに具体例として開示されているのは，固体電解コンデンサに関するものであり，被告が指摘するとおり，本件発明の金属箔抵抗体を貼着した絶縁性基板を有するチップ状電子部品について，具体的に記載されているものではない。
しかし，引用発明２，６及び９から抽出し，引用発明１に適用するのは，外部接続端子を板状にすることと，部品の相対する二面から引出され，同端子の先端が本体底面に近接するように鍵状（Ｌ字状）に折り曲げること，である。そして，引用発明２等のこの部分の構成は，それ自体意味を持つものであり，それだけを独立して認識し，抽出することに何ら困難はなく，さらに，チップ抵抗器である引用発明１にとっても好ましい性質（基板への安定した取付）を備えさせるものなのである。
キ　引用発明１において，その棒状の外部接続端子を板状にすることが，困難なものであるとは認められない。かえって，引用発明１と同じ構造の抵抗器である引用発明４では，この外部接続端子は「NEWUNITCONSTRUCTION   ("PADDLELEADS")（幅広のリード）」となっていることからは，引用発明１の外部接続端子を，板状とすることが可能である，と認められるのである（甲第４号証）。ク　チップ状電子部品の相対する二面から外部接続端子が引出される構成についても，引用発明１がそれを採用することを阻害する事由の存在は見当たらない。このことは，引用発明１と同じ構造のチップ状抵抗器を開示する甲１１明細書で，その第６図ＡないしＤにおいて，外部接続端子が相対する方向から引き出される構成が開示されていることから，明らかである（甲第１１号証）（別紙８，９参照）。
ケ　以上のとおりであって，相違点２に係る構成及び相違点３のうち，外部接続端子を板状として，その外部突出端が外装樹脂のプリント基板への取付面以外の面から外部へ突出し前記外装樹脂との間に間隙をもって前記取付面方向へ折り曲げられている，との構成の容易推考性を肯定した審決の前記判断に誤りはない。(5)相違点３のうち，外部接続端子が，絶縁性基板に，その一辺のほぼ全長に亘る幅で貼着され，その一辺に直交する幅で延びている，との構成の容易推考性に
ついて
ア　審決は，この点について，
「この外部接続端子を「絶縁性基板の他側面にその一辺のほぼ全長に亘る幅で貼着」するように構成することは，甲第１乃至９号証（判決注・引用例１ないし９）からも認めることができず，また「板状」になす際には当然に絶縁性基板に「その一辺のほぼ全長に亘る幅」で貼着するものとなるものではなく，さらに当業者における技術常識乃至設計上の技術的事項であるものとも認められない。・・・


甲第２号証はチップ状電子部品に関するもので・・・外部接続端子の一端部が外装樹脂内で絶縁性基板の他側面に密着する幅が「その一辺のほぼ全長に亘る幅で」あり，かつ「この一辺に直交する方向に伸びて」いるという本件発明の上記構成は記載されておらず，示唆もされていない。・・・」（甲第１２号証２３頁８行目～３５行目），
として，引用例１ないし９のいずれにも，外部接続端子の一端部が外装樹脂内で絶縁性基板の他側面に密着する幅がその一辺のほぼ全長に亘る幅であり，かつこの一辺に直交する方向に延びているという本件発明の構成は記載も示唆もされていない，としている。
イ　引用例２には，「この欠点即ち端子（判決注・板状端子２）からの熱伝導を避けることは，端子を細くすることで或る程度小さくすることはできる」（甲第２号証３頁１１行目～１３行目），との記載があり，板状端子の幅と熱伝導との関連が示され，板状端子の幅を広いものにすれば，これを介する熱伝導が高くなることが開示されているといえる。
ウ　引用発明４は，引用発明１と同じ構造のチップ抵抗器（ただし，前記のとおり，幅広（PADDLE）の外部接続端子を採用している。）であり，引用例４は，引用発明４の特徴として，「ビシェイ社は，その有名なＳ１０２の改良型を進歩させてきました。このＳ１０２は，世界で最も精密な抵抗器として，工業及び軍事の全体に亘って，長く知られております。」（甲第４号証１枚目左欄本文１行目～３行目）（訳文４頁５行目～７行目），「長期的な安定－Ｓ１０２Ｃ抵抗器の顕著な特徴は，ビシェイのバルクメタルの技術を基礎としています。特別な合金から成る固体層は，その電気的特性，機械的特性及び熱応力特性の組み合わせに応じて選択されます。そして，不要な冶金学的又は構造的変化を導かない独特の工程によって，注意深くセラミックの基板に貼り合わされます。その後，「幅広のリード」が，抵抗器チップに溶接されます。セラミック基板と，より一層放熱効率に優れた特性を持つリード部材との組み合わせが，Ｓ１０２Ｃ（抵抗器）の優れた耐湿性及び耐高温放置特性と，負荷寿命耐性の向上の大きな要因となっています。」（甲第４号証１枚目左欄本文７行目～１８行目・訳文４頁１１行目～１８行目），と述べている。
すなわち，幅広のリードを用いることにより，より効率的な熱放散ができ，耐熱性が高まる，としている。
エ　引用例５には，「本発明による半導体装置は，金属板の半導体素子と反対の面に熱伝導の良い絶縁性基板を接着し，各々の外部引出しリード線の先端を絶縁体基板に装着させる。かかる構成により封止樹脂を通さずに外部へ熱放散を行うことができ，過渡熱抵抗を小さくすることが可能となる。」（甲第５号証２頁目左欄３行目～８行目）（別紙５参照），と記載されている。オ　上記の引用例２，４及び５からは，熱伝導の良い絶縁性基板に貼着されたリード（引用発明１の「Tinnedcopperlead」，本件発明の外部接続端子に該当）が，熱放散効果を上げ得ること，この熱放散効果は，リードの幅が広いほど高くなることが，本件出願当時周知の技術であり，かつ，そのような熱放散効果は，引用発明１と同構造で，棒状のリードの代わりに幅広のリードを採用する引用発明４において，好ましい性質（高い耐熱性、負荷寿命特性）をもたらすと考えられていたことを認めることができる。
引用発明１において，板状の外部接続端子を採用し，かつ，チップ抵抗器の相対する二面から，それぞれ端子を引き出す構成とすることを，当業者が容易に推考できることは，前記のとおりである。そして，当業者であれば，そのような構成を採用する場合，なるべく広い面積で絶縁性基板に接合させるため，板状の外部接続端子の幅を絶縁性基板の一辺のほぼ全長に亘る幅とすることは，熱放散が最も高くなる基本的な態様の一つとして，容易に推考できる，設計的な事項である，というべきである（それ以上幅を広くしても，接触面積を増やすという観点からは無意味であり，むしろ，部品の小型化という観点からは有害となるといえる。）。そして，その場合，外部接続端子が，絶縁性基板の一辺に直交する方向に延びている構成となることは，ごく自然なことである。
カ　被告は，引用発明１と５を組み合せると，別紙６のような構成が想到されるにすぎない，と主張する。しかし，外部接続端子を，チップ抵抗器の相対する２面から引き出す構成を採用する以上，別紙６の（Ｃ）のような引出し方を採用する必然性は全くない。
また，被告が主張するように，絶縁性基板と外部接続端子の接触面積を増やす方法としては，例えば，外部接続端子の幅ではなく，長さを，絶縁性基板の一辺のほぼ全長に亘る態様とすることも考えられることは事実である。しかし，可能な複数の方法が存在するとしても，上記相違点３に係る構成は，それら複数の方法のうちの最も基本的なものの一つであることはいうまでもないから（前記のとおり，周知の技術思想である，接触面積を最大にし，かつ，部品の小型化に抵触しないという要請にかない，かつ，部品の安定取付にも寄与するものである。），当該構成を採用することは，当業者が容易に推考し得る設計事項の一つである，とする上記判断の妨げとなるものではない。
キ　以上のとおりであるから，相違点３のうち，外部接続端子が，絶縁性基板の他側面にその一辺のほぼ全長に亘る幅で貼着され，この一辺に直交する方向に延びているという本件発明の構成もまた，本件出願当時，引用例２，４及び５の周知技術に基づいて，当業者が想到することは容易であった，というべきであり，この点に関する審決の前記判断は誤りであって，この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
(6)顕著な作用効果の存在の認定の誤りについて
ア　被告は，本件訂正により付加された構成（外部接続端子が，絶縁性基板の他側面にその一辺のほぼ全長に亘る幅で貼着され，この一辺に直交する方向に延びている，との構成）により，より高い放熱効果が得られ，精度が一層向上する，と主張する。


主　　　　　　　　　文
１　原告の訴えを却下する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
被告は，原告に対し，被告が平成１６年１０月１１日付けでなした告示(三野町選挙管理委員会告示第１０３号)に係る香川県三豊郡三野町長Ａ解職請求者署名簿の署名の効力が無効であることを確認する。
第２　事案の概要等
１　概要
本件は，三野町長である原告が，平成１６年７月２０日，訴外Ｂを請求代表者として被告に提出された「香川県三豊郡三野町長Ａ解職請求書」に係る解職請求（以下「本件解職請求」という。）についての署名簿（以下「本件署名簿」という。）が署名用紙１枚ごとに分けて署名を集めたものであって法定の要件を具備せず，また，請求代表者又はその者から委任を受けた者ではない者が署名を集めていること等を理由に，被告が平成１６年１０月１１日付けで行った三野町長解職投票の期日を同月３１日とする旨の告示第１０３号（以下「本件告示」という。）に係る本件署名簿の署名の効力が無効である旨の確認を求めたものである。２　前提事実（掲記の証拠及び弁論の全趣旨によって認められる事実）
(1)当事者
原告は，平成１３年３月，三野町長に選出され，平成１６年７月２０日当時も三野町長の職にあった(弁論の全趣旨)。
(2)　本件解職請求
Ｂは，平成１６年７月２０日，被告に対して，三野町長である原告を解職する旨の住民投票を実施することを求める内容の本件解職請求を行った（甲１の１）。
被告は，同月２１日，Ｂに対して，同人が本件解職請求についての解職請求代表者である旨を証する証明書を交付した（甲１の２）。
(3)　縦覧手続
被告は，平成１６年８月２７日から同年９月２日までの間の午前８時３０分から午後５時００分まで，三野町役場において，本件解職請求に係る本件署名簿を縦覧に供した（甲１の３）。
(4)　有効署名数の告示
被告は，平成１６年９月１０日，本件署名簿の縦覧に供したところ，本件署名簿の署名の効力についての異議申出が５件あり，そのすべての異議について決定したとして，本件署名簿における有効署名の総数が３１６９人である旨の告示(三野町選挙管理委員会告示第７７号)をした（甲１の５）。
(5)　本件告示
被告は，平成１６年１０月１１日，三野町長解職投票の期日を同月３１日とする旨の本件告示を行った（甲５の１）。
(6)　本件訴え提起
原告は，平成１６年１０月１３日，本件訴えを提起した。
３　当事者の主張の要旨
原告は，本件署名簿は，①解職請求書等の書類と署名用紙を順次一括して編綴した上で，有権者に対して署名簿への署名を求める必要があるにもかかわらず，本件署名簿は，解職請求書等の書類と署名用紙が分離された上，署名用紙が１枚ごとに分けられて，有権者の署名が収集されているから法定の要件を具備していないこと，②請求者または請求者から委任を受けた者が，直接，有権者に署名簿への署名押印を求めなければならないのにもかかわらず，請求代表者または請求者から委任を受けた者ではない者が署名を収集していること等を理由に，本件署名簿の署名が無効である旨の確認を求めている。
これに対し，被告は，原告の本件訴えは，そもそも，行政事件訴訟法の規定する無効確認等の訴えに含まれないこと，原告の本件訴えを地方自治法７４条の２第８項に基づくものと解しても，原告適格を欠き，また，適法な出訴期間内に提訴されたものでないから不適法なものであり却下されるべきである旨主張するとともに，本件署名簿の署名全部を無効とする事由は存在しないとして原告の請求を棄却することを求めている。
第３　当裁判所の判断
１　地方自治法７４条の２の解釈
(1)　地方自治法によれば，地方公共団体の長の解職請求手続に関し，請求代表者が，署名簿の書面の審査を請求し，これに対して，選挙管理委員会が２０日以内にその効力を審査し，署名の効力を決定し，その旨を証明し，その署名簿の署名の証明が終了したときは，その日から７日間，審査署名簿を縦覧に供し，署名簿の署名に関する異議の申出がある者は上記縦覧期間に異議を申し出，選挙管理委員会は，その申出を受けた日から１４日以内にこれに対する決定及び申出を正当であると決定した場合の修正に関する申出人及び関係人に対する通知並びに告示，申出を正当でないと決定した場合の申出人に対する通知を行い，上記異議申出がないとき又はすべての異議申出についての決定をしたときは，その旨及び有効署名者の総数
の告示，署名簿の返付
，以上の手続が順次予定されている（地方自治法８１条２項，７４条の２第１項ないし第６項）。
そして，上記署名簿の署名についての異議申出に対する決定（地方自治法８１条２項，７４条の２第５項）に不服がある者は，その決定のあった日から１４日以内に，地方裁判所に対して本件署名簿の署名に関する決定の取消しを求める訴えを提起しなければならないとされている（地方自治法８１条２項，７４条の２第８項）。
(2)　この点，地方自治法７４条の２に規定する署名の効力に関する争訟は，個々の署名の効力の有無を対象とするものであるが，同条の争訟で同時に複数の署名の効力を争うことは何らの支障もなく，署名簿そのものの効力を争うことは全部の署名の効力を争うことに帰するということができるから，同条が規定する争訟には，署名簿そのものの効力を争う場合も包含されていると考えられる。そして，地方自治法７４条の２は，上記(1)記載のとおり，署名簿の署名の証明，署名簿の縦覧，署名に関する審査といった事項とともに，署名簿の署名に関する決定の取消しを求める訴えの手続，提訴期間について詳細に規定するところ，同法２５６条は，普通地方公共団体における直接請求の署名簿の署名の効力については，同法に定められた争訟の提起期間及び管轄裁判所に関する規定によってのみこれを争うことができる旨を規定する。


判決　平成１４年１１月１３日　　神戸地方裁判所　平成１４年(わ)第２８８号
窃盗被告
主　　　　　　　文
被告人を懲役１年１０月に処する。
未決勾留日数中１２０日をその刑に算入する。
理　　　　　　　由
（罪となるべき事実）
被告人は，平成１４年３月３日午後３時２８分ころから同日午後３時５４分ころまでの間，兵庫県三田市ａ町ｂ番ｃ号所在のＡ株式会社経営に係るパチンコ店「Ｂ」において，同店に設置された回胴式遊技機５７５番台の下部メダル払出口から挿入した長さ約１６センチメートルの金属板（通称セル）（平成１４年押第６４号の３）を用いて，同遊技機のメダル払出しの感知装置等を誤作動させる方法により，同店店長Ｃ管理に係る遊技用メダル約１５６９枚（貸出価格約３万１３８０円相当）を同機から排出させて，これを窃取したものである。
（証拠の標目）
（省略）
（事実認定の補足説明）
１　弁護人は，被告人が，本件当日，判示のパチンコ店「Ｂ」（以下「本件パチンコ店」という。）において，同店に設置された回胴式遊技機５７５番台（以下「本件パチスロ台」という。）で遊技していたことは間違いないが，被告人が，本件パチスロ台の下部メダル払出口から挿入した長さ約１６センチメートルの金具（以下「本件セル」という。）を用いてメダル払出しの感知装置等を誤作動させる方法により，メダルを不正に排出させたことはないと主張して窃盗の事実を争い，被告人もまたこれに副う供述をするので，当裁判所が前示のとおり認定した理由について，以下補足して説明をする。
２　まず，前掲各証拠によれば，次の事実が間違いのないものとして認められる。①　被告人が，平成１４年３月３日午後３時２８分ころ，本件パチスロ台で遊技を開始し，同日午後３時５４分ころ，本件パチンコ店の店長Ｃに声を掛けられるま
での間，本件パチスロ台で遊技をしていたこと
②　被告人が上記の遊技中，上手な人なら７００枚くらい（最高７１１枚）のメダルが払い出される大当たりが出たのは１回だけであったが，被告人は，Ｃから声を掛けられた際には，本件パチスロ台のメダル払出口にあったものと同台備付けのプラスティック製箱に入れていたものとを合わせて計１５６９枚の遊技用メダルを
所持していたこと
③　被告人が本件パチスロ台から離れた直後に，本件パチンコ店の店員Ｄが本件パチスロ台のメダル払出口の中を点検して，本件セルを発見したこと④　本件パチスロ台では，入賞組合わせの図柄が揃うと規定の枚数のメダルが払い出されることになるが，その際，本件パチスロ台のメダルカウント用センサーに本件セルを入れると，払出し枚数をカウントしなくなって規定の枚数以上のメダルが払い出されるが，３秒以上・３０枚以上の払出しが続くと自動的にブレーキがかかってブザーが鳴り，また，貯留メダル精算ボタン（通称「リセットボタン」）を押すと貯留されているメダルが払い出されることになるが，その際，本件パチスロ台のメダルカウント用センサーに本件セルを入れると，払出し枚数をカウントしなくなって貯留の枚数以上のメダルが払い出されるが，３秒以上・５０枚以上の払出しが続くと自動的にブレーキがかかってブザーが鳴ること以上の事実が認められる。
３(1)　そして，証人Ｃの当公判廷における供述（以下「Ｃ証言」という。）は，「コンピューターと防犯カメラで出玉の状況を確認していると，本件パチスロ台のコンピューター上の出玉が４００余りの数字であったのに，防犯カメラの映像上では非常に多かったことから，本件パチスロ台に注目し，防犯カメラでズームアップして注意して見ると，被告人の左手が払出口のところにあって，人差し指がぴくぴくと動いているのが見えたので，何らかの不正をしているのではないかと思い，被告人のところに行って声を掛けた。」というのであり，また，証人Ｅの当公判廷における供述（以下「Ｅ証言」という。）は，「被告人の右隣りの回胴式遊技機５７６番台で遊技していたが，被告人が本件パチスロ台で遊技し始めて間もなく大当たりを出したことから注意を向けたところ，１回の大当たりで払い出されるメダルの枚数は最高で７１１枚，平均で６００枚前後であるのに，１４００枚くらいのメダルが出ていたことから疑問に思い，被告人の左隣りの男性と目が合ってお互い首をかしげた。その後，被告人がリセットボタンを押して貯留していたメダルを全部下皿に出してから４，５枚メダルを入れ，いったんスタートレバーを押して回転させてストップさせた後，またリセットボタンを押していた。その場合，通常は１，２枚しかメダルが出てこないはずなのに１０枚から２０枚くらいのメダルが出てきていた。リセットボタンを押すのは，普通はその台で遊技をするのをやめるときであるのに，被告人はそのようなことを１０回くらい繰り返していた。」というのであり，さらに，証人Ｆの当公判廷における供述（以下「Ｆ証言」という。）は，「被告人の左隣りの回胴式遊技機５７３番台で遊技していたが，被告人は子役が揃うとリセットボタンを押しており，そのとき払い出されるメダルの枚数が普通より多い枚数であると感じた。リセットボタンを押すのは普通はその台で遊技をするのをやめるときであるのに，被告人は子役が揃うと２回か３回に１回くらいの割合でリセットボタンを押していた。その後，被告人が大当たりを出したが，１回の大当たりで払い出されるメダルの枚数は最高で７１１枚であるのに，１４００枚くらいの枚数のメダルが出ていたのでおかしいと思い，被告人の右隣りの男性と目が合ってお互い首をかしげた。」などというのである。


平成１６年(ネ)第８３６号　損害賠償請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成１４年(ワ)第１８６２８号）
平成１６年６月２２日口頭弁論終結
判決
控訴人兼被控訴人（一審原告，以下単に「一審原告」という。）
株式会社エス・エス・アイ・トリスター
訴訟代理人弁護士        　　荻野明一
同　　　　　　小林雅人
同　　　　北澤尚登
被控訴人兼控訴人（一審被告，以下単に「一審被告」という。）
ソースネクスト株式会社
訴訟代理人弁護士　　　　　　藤勝辰博
同　　　　　　村田珠美
主文
１　一審原告及び一審被告の本件各控訴をいずれも棄却する。２　控訴費用は，一審原告の控訴に関する部分は一審原告の負担とし，一審被告の控訴に関する部分は一審被告の負担とする。
事実及び理由
第１　控訴の趣旨
１　一審原告
(1)　原判決中，一審原告敗訴の部分を取り消す。
(2)　一審被告は，一審原告に対し，３億８８８２万７３７３円及びこれに対する平成１４年９月３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(3)　訴訟費用は，一，二審とも一審被告の負担とする。
(4)　仮執行の宣言
２　一審被告
(1)　原判決中，一審被告敗訴の部分を取り消す。
(2)　一審原告の請求を棄却する。
(3)　訴訟費用は，一，二審とも一審原告の負担とする。
第２　事案の概要
１　一審原告及び一審被告は，いずれもコンピュータソフトウェアの開発，販売，コンピュータ機器及び周辺装置の販売等を業とする会社である。本件は，一審被告が，一審原告の取引先に対し，①一審原告が販売を予定していた「携帯接楽７」という商品名のソフトウェア（以下「原告商品１」という。）の販売行為が一審被告の有する商標権（登録商標「常時接楽」，商標登録第４５５４７７１号）を侵害することになる旨を告げ，②一審原告が販売する「携帯万能８」という商品名のソフトウェア(以下「原告商品２」という。)の販売行為が一審被告の有する著作権を侵害する旨を告げた各行為が，いずれも不正競争防止法２条１項１４号所定の不正競争行為又は民法７０９条，７１０条所定の不法行為に該当するとして，一審原告が，一審被告に対し，損害賠償金の支払を求めている事案である。
原判決は，①一審被告の登録商標「常時接楽」と原告商品１の商品名「携帯接楽７」とは類似していないから，一審被告の商標権を侵害していないとしながらも，原告商品１に係る一審被告の告知行為は，商標権に基づく権利行使の目的で行われた行為であり，不正競争行為には当たらないし，不法行為も構成しないとして，この行為に関する一審原告の請求は理由がないものとし，②原告商品２に係る一審被告の告知行為については，原告商品２の販売が一審被告の著作権の侵害にはならず，不正競争行為に当たるとして，一審原告が主張した損害のうち，無形損害の一部（５００万円）と弁護士費用の一部（１００万円）についてこれを認容した。
本件は，一審原告と一審被告が，それぞれ自己の敗訴部分について控訴を提起したものである。
なお，一審原告は，原審において，４億９９１５万７３７３円及びこれに対する平成１４年９月３日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求めていたが，当審においては，原判決が認容した６００万円及びこれに対する平成１４年９月３日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金のほか，３億８８８２万７３７３円及びこれに対する平成１４年９月３日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求めるとして，請求を減縮している。２　争いのない事実等及び当事者双方の主張は，以下３及び４に掲げるほか，原判決「事実及び理由」の「第２　事案の概要」欄及び「第３　争点及び当事者の主張」欄記載のとおりであるから，これを引用する（以下，原判決が「本件商標権」などと略称している用語については，そのまま原判決の用例に従って用いる。）。
３　当審における一審原告の主張
(1)　本件告知行為１の違法性について
原判決は，原告商品１の商品名である原告標章（携帯接楽７）は，本件商標（常時接楽）と類似しないとしながら，一審被告による本件告知行為１は①一審被告が商標権の侵害があると判断したことには相応の根拠がある，②告知行為の態様・内容が社会通念上著しく不相当とはいえない，③告知行為の相手方が２社に限られていた，④告知行為の相手方が商標権侵害訴訟の相手方になることも想定できる立場にある，といった理由により，不正競争行為に該当しないとしたが，この判断は誤りである。
ア　商標権侵害の判断の相当性について
一審被告が，原告標章が本件商標に類似すると判断したことの相当性については，一審被告に常時助言を行っていたＡ弁理士（以下「Ａ弁理士」という。）の判断能力を基準として考えるべきである。


Ａ弁理士は，一審被告の代理人として，平成１４年６月１４日，「接楽」という商標の登録出願をしているが，その際，すでに同年３月２８日に一審原告の親会社である株式会社エス・エス・アイが「携帯接楽」という商標の登録出願をしていたことを知っていたはずである。とすれば，Ａ弁理士は，先願である「携帯接楽」と「接楽」とが非類似であり，両者の登録が両立すると認識していたことになるから，それらより類似性がより肯定され難い原告標章と本件商標についても類似しないことを認識していたものと考えるべきである。Ａ弁理士は，一審被告の代理人として，平成１４年１０月３日，上記の「携帯接楽」の商標について，本件商標（常時接楽）と類似することを理由に異議の申立てをしているが，その手続の中で具体的な主張立証を全く行っておらず，このことは，Ａ弁理士が，「携帯接楽」と｢常時接楽」とが非類似（少なくとも非類似と判断される可能性がある）と認識していたことを示すものである。したがって，一審被告は，原告標章が本件商標と類似しないことを十分に認識していたにもかかわらず，あえて本件告知行為１に及んだものであり，その意図が正当な権利行使でなく一審原告に対する営業妨害にあったことは明白である。
イ　告知行為の態様・内容の相当性について
原判決は，ソフトバンクコマース社とコンピュータウェーブ社に対する告知行為が一審原告に対する本件通知書の送付後に行われたことをもって行為の相当性の根拠の一つとしている。
しかし，一審原告に対する本件通知書の発送日である平成１４年６月１５日は土曜日であり，上記２社に対する告知行為が行われたのは同月１７日（月曜日）の午前中である。このことは，一審被告が，本件通知書の到達が同月１７日になることを予測した上，一審原告に反論準備の機会を与えることなく，一方的に一審被告の主張を印象づけることによって告知先に先入観を植え付ける意図，すなわち営業妨害の意図を有していたことを端的に示すものである。また，告知行為の内容をなす原告標章と本件商標との類似性の主張は，前記アのとおり，一審被告の現実の認識に反するものであり，営業妨害の意図に基づくものであって，告知内容においても相当という余地はない。
ウ　告知行為の相手方について
告知行為の相手方である２社は，いずれもソフトウェア流通業界有数の大手卸売業者であって，ソフトウェア卸売に係る市場占有率は合わせて約３分の２に達するのであり，この２社の小売店に対する影響力は絶大である。したがって，この２社の行動如何により，一審原告の信用が低下する可能性は十分に考えられ，その２社に対する告知行為は，多数の小売店に対する告知行為と同視できるほど重大な影響力をもつものであるから，社会通念上著しく不相当というべきである。
エ　告知行為の相手方の立場について
原判決が，告知の相手方である２社が「告知に係る商標権侵害に関しては，当然に訴訟の相手方になることも想定できる立場」にある旨を述べているのは，「一審被告の告知行為は，前記２社に対して訴訟提起を受けるリスクを教示し，かかるリスク防止のため「携帯接楽」を取り扱わないよう忠告する目的でなされたものといい得る」という趣旨に理解できる。
しかし，一審被告が営業妨害の意図で告知行為をしたことは明らかであり，しかも，販売業者が商標権侵害に基づいて大手卸売業者を相手取って訴訟を提起するという事態は想定し難いことを考慮すれば，一審被告が前記２社の利益を慮って忠告をしたなどとは到底考えられない。
(2)　損害について
ア　新たな損害の主張
本件告知行為１による固有の損害として，原審において主張したもののほかに，次の損害を主張する。
一審原告は，本件告知行為１によって原告商品１の販売を中止した結果，原告商品２を発売した平成１４年７月２７日までの間，原告商品１の販売機会を喪失してしまった。その期間中における同等の競争力を有する一審被告の「携快電話６」の販売利益の少なくとも半額は，原告商品１の販売中止により一審被告が得た利益であるから，これを一審原告の損害と推定することができ，その金額は１２０６万１８９５円である。
イ　主張の訂正
原判決２９頁３(2)の金額欄「１７２，７７０，９００」を「１３０，２４５，９００」に，小計（１～４）の金額欄の「４２９，１４６，７９２」を「３８６，６２１，７９２」に訂正する。
ウ　一審原告主張の各損害は，十分立証されているというべきであるから，認められるべきである。
なお，原判決は，ヨドバシカメラの原告商品２の販売拒絶による逸失利益について，因果関係が認められないとしたが，ヨドバシカメラによる販売拒絶の理由は，一審被告による告知行為以外には考えられないのであって，甲第７号証（Ｃの陳述書）における陳述が推測であるか否かを詮索するまでもなく，因果関係の存在は明白というべきである。
また，原判決は，一審原告が原審において無形損害の算定基礎として主張した，①「携帯万能」以外のソフトウェアについてのヨドバシカメラの販売拒絶による逸失利益，②バンドル取引（ハードウェアに組み込んでソフトウェアを販売する形態による取引）の不成立による逸失利益，について判断していない。
４　当審における一審被告の主張
原判決は，一審原告が原告商品２を販売する行為は，一審被告が有する著作権の侵害とはならないとし，一審被告が一審原告の取引先に対して，原告商品２が一審被告の著作権を侵害している旨を告知したことは不正競争行為に当たるとして，一審原告の損害の一部を認めたが，これは誤りである。
(1)　プログラムの著作権について
原判決は，一審被告とＡＭＩ社との間の本件合意書において，ソースコードの著作権がＡＭＩ社に帰属することが定められているから，ＡＭＩ社が携快電話６のプログラムのソースコードに改良を加えて製作した原告商品２のプログラムは一審被告の著作権を侵害するものではないとする。


しかし，携快電話シリーズは，一審被告が，莫大な投資をして，ＡＭＩ社に製作を委託したソフトウェアである。このような一審被告の主力商品と同じ商品を販売する権利を無償でＡＭＩ社に認めることはあり得ない。本件合意書における「ソースコード」とは，ソフトウェアのエンジン部分（基礎操作性のある部分，汎用性のある部分で，他の種類のプログラムに使用・応用ができる部分）である。つまり，当該ソフトウェアのプログラムの一部の基本的なエンジン部分のみを指すものであり，一審被告は，その部分のみＡＭＩ社に権利を与えたのである。すなわち，一審被告は，ＡＭＩ社との間のソフトウェア開発取引を終了した際，元々ハードウェアメーカーであったＡＭＩ社にとって，ハードウェアを動かすために必要なプログラムの権利が必要だったため，このプログラムのことを本件合意書において「ソースコード」と表記して，その権利をＡＭＩ社に認めたのである。
(2)　データファイルの著作権について
原判決は，携快電話６のプログラム部分とファイル部分を分けられるものとし，ファイル部分に著作物性を認めなかった。しかしながら，データファイルその他のファイルはプログラム部分と連動するのであり，いずれのファイルも著作権の対象となる。
また，原審において主張したとおり，一審原告は，一審被告の業務に対する妨害行為の一環として，ＡＭＩ社から携快電話６の著作権の二重譲渡を受けた背信的悪意者であるから，一審被告が権利を主張するために対抗要件は必要でない。
(3)　不正競争行為の成否について
仮に原告商品２が一審被告の著作権を侵害していなかったとしても，一審被告の告知行為は，正当な行為として，不正競争行為及び不法行為にはならない。ヨドバシカメラは，一審被告の株主であったところ，一審原告，株式会社エス・エス・アイ，一審原告の代表者であったＢらが，平成１４年２月１８日に証券取引所に上場予定であった一審被告の株式上場を妨害したため，同月１５日に上場承認が取り消されてしまったため，ヨドバシカメラには大きな迷惑をかけることになった。そこで，一審被告は，平成１４年７月に一審原告との間で本件著作権の問題を抱えた際，ヨドバシカメラに対し，一審被告の見解と，その後に執ろうとしている手続について予め説明をする必要があったために，原告商品２の著作権上の問題を告知したのである。
また，原審において主張したとおり，一審被告が小売店に対して告知したのは，小売店からの照会に応じる形で，一審原告の文書によって生じた誤解を解消すべく説明をし，その中で一審被告の見解と主張を告知したに過ぎない。以上のような経緯からすれば，一審被告の告知行為をもって不正競争行為あるいは不法行為に当たるとはいえない。
(4)　一審原告の損害について
小売店は，一審被告の主張だけでなく，一審原告の主張も聞いた上で，それぞれの立場で判断し対応したものであり，原告商品２の取扱いを止めた業者はいなかった。一審被告の告知行為によって，一審原告には何らの損害も生じていない。
第３　当裁判所の判断
１　商標権侵害に関する一審被告の告知行為について
当裁判所も，一審原告の本件告知行為１に基づく損害賠償請求は理由がないものと判断する。その理由は，以下のとおり付加するほか，原判決の「第４　当裁判所の判断」の「１　商標権侵害に係る虚偽事実の告知流布行為の有無」における説示と同一であるから，これを引用する（ただし，原判決１７頁１１行目の「常時接続」を「常時接楽」に改める。）。
(1)　当審における一審原告の主張について
ア　商標権侵害の判断の相当性について
甲第３７号証，乙第５号証によれば，本件商標（常時接楽）は，一審被告が平成１３年２月２２日に商標登録出願をし，平成１４年３月２２日に登録されたこと，平成１４年３月２８日，株式会社エス・エス・アイが「携帯接楽」という商標について登録出願をしたこと（平成１４年８月２日登録），平成１４年６月１４日，一審被告が「接楽」という商標について登録出願をしたこと，本件商標（常時接楽）の指定商品と「携帯接楽」及び「接楽」の出願に係る指定商品とは，その一部を共通にするものであること，が認められる。
一審原告は，一審被告（その代理人Ａ弁理士）は，「接楽」の商標登録出願をした際，先願として「携帯接楽」の商標登録出願がされていることを知っていたはずであり，「接楽」と「携帯接楽」とが非類似であると認識して「接楽」の商標登録出願をしたものであるから，告知行為の当時，原告標章と本件商標についても類似しないことを認識していたものである旨主張する。しかしながら，一般に，登録出願した商標が必ずしもそのまま登録査定されるわけではなく，また，登録されても異議の申立てによって取り消され，あるいは無効とされることもある。一審被告は，すでに本件商標（常時接楽）登録を得ていたのであるから，「接楽」の商標登録出願をした際に，先願として「携帯接楽」の商標登録出願があることを知っていたとしても，その先願（携帯接楽）がそのまま登録査定され，あるいは有効なものであると考えていたとは限らないのであって，一審被告が「接楽」の商標登録出願をしたことをとらえて，「接楽」と「携帯接楽」とが非類似であると認識していたとか，告知行為の当時，原告標章と本件商標とが非類似であると認識していたことになる，あるいは認識していたはずであるとすることはできない。このことは，一審被告が，「携帯接楽」の商標に対する異議申立ての手続において，十分な主張立証活動をしたか否かによって，何ら異なるものでないことも明らかである。その他，本件において，一審被告が，告知行為の当時，原告標章と本件商標とが類似していないと認識していたことを窺わせるような証拠はない。
当裁判所も，原判決が説示しているところと同一の理由により，原告標章は本件商標に類似しないと判断するものであるが，両者に共通する「接楽」という特徴のある造語が使用されていることに鑑みると，両者の類似性については微妙な点もあり，非類似であることが明白であるとは言い難いのであって，一審被告が，この共通部分の造語に着目し，原告標章が本件商標に類似すると考えて，原告商品１の販売が本件商標権を侵害すると判断したことには，相応の事実的，法律的根拠があったというべきである。
したがって，この点の一審原告の主張は理由がない。
イ　告知行為の態様・内容の相当性について
一審原告は，一審被告が，その到達が月曜日になることを予測して，土曜日に本件通知書を一審原告宛に発送した上で，月曜日に取引先に対し告知行為に及んでいることは，営業妨害の意図を有していたことを示すものである旨主張する。


しかしながら，前記引用に係る原判決認定のとおり，一審被告のソフトバンクコマース社及びコンピュータウェーブ社に対する告知行為は，一審原告に本件通知書を送付したことや原告商品１の販売が本件商標権を侵害するなどその通知書の内容を説明したものであって，一審原告の上記２社に対する信用を毀損するなどの意図，目的によるものとは窺われず，本件通知書の一審原告への到達と上記告知行為が時間的に近接しているからといって，一審被告の上記告知行為が社会通念上相当性を欠いた態様のものであったということができないことはもとより，一審原告主張の本件通知書の到達時期等をもって，一審被告に，告知先に先入観を植え付ける意図があったとか，一審原告の営業を妨害する意図があったと認める根拠とすることができないことはいうまでもない。
また，一審被告において，告知行為の当時，原告標章が本件商標に類似していないと認識していたといえないことは，前記(1)のとおりであり，これを認識していたはずであるという立論を前提に，営業妨害の意図に出たものであるとする一審原告の主張も採用することはできない。
ウ　告知行為の相手方について
一審原告は，告知行為の相手方である２社は，ソフトウェア流通業界有数の大手卸売業者であって，その２社に対する告知行為は，多数の小売店に対する告知行為と同視できるほど重大な影響力をもつものであるから，社会通念上著しく不相当である旨主張する。
しかしながら，告知の相手方が高い市場占有率を有する大手卸売業者であるからといって，当然に，それに対する告知行為が社会通念上著しく不相当であるということになるものではない。一審被告の告知行為が，不正競争行為あるいは不法行為に当たるか否かを判断するための要素の一つとして検討すべきなのは，その告知行為が，本件商標権の権利行使として社会通念上必要と認められる範囲を超える態様，内容のものであったかどうかであり，この点において，むしろ，一審被告の告知行為は，大手卸売業者２社に限定してされたものとして，その必要性に応じた範囲内のものであったということができるのである。
エ　告知行為の相手方の立場について
仮に，原告商品１の販売が本件商標権を侵害するものであるとすれば，ソフトバンクコマース社とコンピュータウェーブ社が，卸売業者として原告商品１を取り扱うことは，一審被告の本件商標権を侵害することになるのであるから，一審被告が上記２社に対して，一審原告に本件通知書を送付したことや原告商品１の販売が本件商標権を侵害するなどその通知書の内容を説明することは，本件商標権の権利行使の一環として，その侵害について警告するという性質を有するものということができる。
一審原告は，一審被告が上記２社の利益を慮って忠告するなど考えられないと主張するが，一審被告に上記２社の利益を慮る気持があるかどうかは，上記２社に対する告知行為が本件商標権の権利行使の一環としての性質を持つものであることを左右することにならないことは当然である。
(2)　以上のとおり，当審における一審原告の主張はいずれも理由がなく，結局，本件においては，①一審被告において，原告標章が本件商標に類似するものであり，原告商品１の販売が本件商標権を侵害すると判断したことには相応の事実的，法律的根拠があるということができること，②一審被告の告知の態様・内容が，本件商標権の権利行使として社会通念上必要と認められる範囲を超える態様，内容のものであったとはいえないこと，③告知の相手方は，本件商標権侵害の問題について，訴訟の相手方になることも想定できる立場の者であることなどの事情からすれば，一審被告のソフトバンクコマース社等に対する告知行為は，本件商標権の権利行使の一環として行われたものであると認められるのであるから，違法性を欠き，不正競争防止法２条１項１４号所定の不正競争行為にも民法上の不法行為にも当たらないということができる。
２　著作権侵害に関する一審被告の告知行為について
当裁判所も，原告商品２の販売が一審被告の著作権を侵害する旨告知した一審被告の告知行為は，不正競争行為に当たるものと判断する。その理由は，以下のとおり付加するほか，原判決の「第４　当裁判所の判断」の「２　著作権侵害に係る虚偽事実の告知流布行為の有無」における説示と同一であるから，これを引用する。
(1)　当審における一審被告の主張(1)ないし(3)について
ア　プログラムの著作権について
一審被告は，莫大な投資をして製作した主力商品と同じ商品を販売する権利を無償でＡＭＩ社に認めることはあり得ず，本件合意書における「ソースコード」とは，ソフトウェアのエンジン部分（基礎操作性のある部分，汎用性のある部分で，他の種類のプログラムに使用・応用ができる部分）のみを指す旨主張する。しかしながら，一般の用語例からすると，「ソースコード」とは，コンピュータが理解できる機械語に変換する前の，人間が理解できるプログラム言語で書かれたプログラムを意味するものであり，本件全証拠によっても，本件合意書における「ソースコード」が，合意当事者間において，一審被告の主張するような意味で用いられていると認めることができる証拠はないのであって，一審被告の上記主張は採用することができない。
イ　データファイルの著作権について
前記引用に係る原判決が認定説示しているとおり，携快電話６のデータファイルについては，一審被告がその著作権を有していないか（画像ファイル），あるいは，その著作権を一審原告に対して対抗することができない（その他のデータファイル）ものである。
一審被告は，データファイルその他のファイルはプログラム部分と連動するものであり，著作権の対象となると主張しているが，たとえ著作権の対象となるものであるとしても，それらは一審被告がＡＭＩ社から承継取得したものであるから，権利の移転登録を得ていない以上，二重譲受人である一審原告に対抗することができないことは明らかである。そして，本件全証拠を検討しても，一審原告が背信的悪意者に当たると認めるに足りる証拠はないから，この点に関する一審被告の主張は採用することができない。
ウ　不正競争行為の成否について
一審被告は，ヨドバシカメラに対しては，ヨドバシカメラが株主であることなどから，一審被告の見解等を予め説明しておく必要があったためであり，その他の小売業者に対しては，その照会に応じる形で，一審原告の文書によって生じた誤解を解消するために説明したものであるから，不正競争行為あるいは不法行為に当たるとはいえない旨主張する。


しかしながら，一審被告の主張する告知行為の動機，目的については，証拠上必ずしも明らかではないが，仮に，そのような動機や目的によるものであったとしても，原告商品２が一審被告の著作権を侵害するものでないにもかかわらず，一審原告の取引先に対して，原告商品２が一審被告の著作権を侵害しているとの虚偽の事実を告知したことに変わりはないのであり，一審被告において，その当時，原告商品２が自らの著作権を侵害すると判断したことに相応の事実的，法律的根拠があったとは認め難い本件においては，一審被告の告知行為が不正競争行為に当たらないとする理由とならないことは明らかである。(2)　以上のとおり，当審における一審被告の主張はいずれも理由がなく，一審被告は，一審原告に対し，その告知行為（一審原告の取引先に対し，原告商品２の販売が一審被告の著作権を侵害する旨告知した行為）によって生じた一審原告の損害を賠償する義務を負うというべきである。
３　原告商品２の著作権侵害に関する告知行為による損害について
(1)　人件費
一審原告が主張する人件費に係る損害については，当審においてもその具体的な内容についての明確な立証がなく，無形損害の算定に当たって考慮するのが相当である。その理由は，原判決の「第４　当裁判所の判断」の「３　損害額」「(1)　人件費について」における説示と同一であるから，これを引用する。
(2)　記者会見費用
甲第５４号証の１ないし４によれば，一審原告は，一審被告との間の本件商標権侵害の問題も含んだ一連の係争の経緯に関する記者会見の開催とその関連業務を有限会社セント・アンド・フォースに依頼し，平成１５年３月２７日，記者会見を行ったこと，同社に対し，その費用として７５万３５００円を支払ったことが認められる。
しかしながら，後記(5)において引用する原判決認定のとおり，一審被告の告知行為後も，告知の相手方である取引先のほとんどは，原告商品２の取引を停止しなかったか，停止しても数日して取引を再開したというのであり（これは，一審原告の個別の説明活動によるところが大きいことが窺われる。），その後，一審被告の告知行為のために，一審原告の信用低下が取引先一般に広まっていたと認めるに足りる証拠はない。そうすると，一審原告は，記者会見を開催した理由として，「取引先一般の信用回復のため」（原判決１４頁(2)エ）と主張しているが（原審における原告準備書面(8)６頁には，「個別の説明活動によっては取引先の疑義を払拭することが困難であったことから，取引先一般の信用回復のため」と記載されている。），その理由には首肯し難いものがあるといわなければならない。まして，一審被告の告知行為があってから半年を経過した平成１５年３月になって（ちなみに本件訴えの提起は，平成１４年８月２８日である。），一審被告の著作権侵害に関する告知行為による信用回復のための手段として，記者会見を開催する必要があったとは，通常認め難いのである。
したがって，上記記者会見のための費用は，一審被告の告知行為と相当因果関係のある損害と認めることはできない。
(3)　広告費用
一審原告は，当審において，「携帯万能８」の商品の広告費用に係る損害を立証するものとして，新たに証拠（甲第４１号証，５５号証，５６号証。枝番号の記載は省略する。）を提出しているが，その広告の内容は，いずれも原告商品２の一般的な広告である。この点について，一審原告は，商品名変更の事実による原告商品２の消費者イメージの低下を防ぐために必要になった旨主張（原判決１４頁(2)オ）する。そうすると，その商品名の変更（原告商品１の「携帯接楽７」を原告商品２の「携帯万能８」に変更）は，原告標章が本件商標権を侵害するとの告知行為に起因して行われた措置であり，原告商品２が一審被告の著作権を侵害するとの告知行為によるものではないから，かかる広告費用の支出と著作権侵害に関する告知行為との間には因果関係があるとはいえない。
(4)　逸失利益
一審原告が主張するヨドバシカメラの原告商品２の販売拒絶による逸失利益の損害は認められない。その理由は，原判決の「第４　当裁判所の判断」の「３損害額」「(3)　逸失利益について」における説示と同一であるから，これを引用する。
一審原告は，当審において，推測であるか否かを詮索するまでもなく，因果関係の存在は明白というべきであると主張しているが，小売業者がいかなる商品を取り扱うかは，その小売業者の営業政策や営業戦略などとも関係するのであって，一審被告の虚偽事実の告知によって原告商品２の取引が拒絶されたというためには，単なる推測ではなく，これを具体的に裏付ける事実が立証される必要があることはいうまでもないから，一審原告の上記主張は採用できない。
(5)　無形損害及び弁護士費用
一審被告の著作権侵害に関する告知行為によって一審原告が被った無形損害は５００万円と認めるのが相当であり，また，一審被告の上記告知行為と相当因果関係のある弁護士費用としては１００万円とするのが相当と判断する。その理由は，原判決の「第４　当裁判所の判断」の「３　損害額」「(4)　無形損害について」及び「(5)　弁護士費用」における説示と同一であるから，これを引用する（ただし，原判決２６頁１４行目の「数日後には」の前に「株式会社ノジマを除き，」を加え，同頁２５行目及び２７頁１行目の各「本件告知行為２」をいずれも「告知行為」に改める。）。
なお，一審原告は，無形損害の算定基礎として，①「携帯万能」以外のソフトウェアについてのヨドバシカメラの販売拒絶による逸失利益，②バンドル取引の不成立による逸失利益，を主張する。
しかし，①について，甲第３４，３５号証（いずれもＣの陳述書）には，ヨドバシカメラが「携帯万能」以外の一審原告の商品（ソフトウェア）についても取引の縮小又は拒絶をしている旨の記載があるが，前記と同様，それが一審被告の告知行為によるものであることを具体的に裏付ける記載はなく，他にその取引の縮小等と一審被告の告知行為との因果関係を的確に認めるに足りる証拠はない。また，②については，上記甲第３４号証に，ハードウェアメーカーである東芝，ＮＥＣ等から，「携帯万能」が係争中の商品であることを理由にバンドル販売を拒絶された旨記載されているように，バンドル取引が成立しなかったのは，原告商品２の著作権侵害の有無を巡って係争中であることが理由であって（本件においては，一審被告が著作権侵害を主張して争っていること自体が不正競争行為であるというものではない。），一審被告の告知行為によって取引が成立しなかったというわけではないことが明らかである。したがって，一審原告主張の上記①及び②と一審被告の告知行為との間には因果関係が認められず，これを無形損害の算定基礎とすることはできない。


主　　　文
１　被告が原告に対して，平成７年６月２２日付けでなした原告の平成３年４月１日から平成４年３月３１日までの事業年度の法人税の更正のうち，納付すべき税額６１３億５２０６万０７００円を超える部分の取消しを求める訴えを却下する。２　被告が原告に対して，平成７年６月２２日付けでなした原告の平成４年４月１日から平成５年３月３１日までの事業年度の法人税の更正のうち，納付すべき税額１６０億４３９６万２０００円を超える部分の取消しを求める訴えを却下する。３　被告が原告に対して，平成９年３月３１日付けでなした原告の平成３年４月１日から平成４年３月３１日までの事業年度の法人税の更正のうち納付すべき税額６１４億２２３２万３３００円を超える部分を取り消す。４　被告が原告に対して，平成７年６月２２日付けでなした原告の平成３年４月１日から平成４年３月３１日までの事業年度の法人税の過少申告加算税の賦課決定のうち２２万６０００円を超える部分（平成７年１１月８日付け賦課決定で一部取り消された後のもの）を取り消す。
５　被告が原告に対して，平成９年３月３１日付けでなした原告の平成４年４月１日から平成５年３月３１日までの事業年度の法人税の更正のうち，納付すべき税額１６２億０７５１万９８００円を超える部分を取り消す。６　被告が原告に対して，平成７年６月２２日付けでなした原告の平成４年４月１日から平成５年３月３１日までの事業年度の法人税の過少申告加算税の賦課決定のうち１億３０５０万９０００円を超える部分（平成１０年２月２５日付け賦課決定処分で一部取り消された後のもの）を取り消す。
７　訴訟費用は３分し，その１を原告の負担とし，その余を被告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
（主位的請求）
１（１）　被告が原告に対して，平成７年６月２２日付けでなした原告の平成３年４月１日から平成４年３月３１日までの事業年度の法人税の更正のうち，納付すべき税額６１３億５２０６万０７００円を超える部分を取り消す。（２）　被告が原告に対して，平成７年６月２２日付けでなした原告の平成３年４月１日から平成４年３月３１日までの事業年度の法人税の過少申告加算税の賦課決定のうち２２万６０００円を超える部分を取り消す。
２（１）　被告が原告に対して，平成７年６月２２日付けでなした原告の平成４年
４月１日から平成５年３
月３１日までの事業年度の法人税の更正のうち，納付すべき税額１６０億４３９６万２０００円を超える部分を取り消す。
（２）　被告が原告に対して，平成７年６月２２日付けでなした原告の平成４年４月１日から平成５年３月３１日までの事業年度の法人税の過少申告加算税の賦課決定のうち１億３０５０万９０００円を超える部分を取り消す。
（予備的請求）
１（１）’　（前記１（１）についての予備的請求）
被告が原告に対して，平成９年３月３１日付けでなした原告の平成３年４月１日から平成４年３月３１日までの事業年度の法人税の更正のうち納付すべき税額６１４億２２３２万３３００円を超える部分を取り消す。
２（１）’　（前記２（１）についての予備的請求）
被告が原告に対して，平成９年３月３１日付けでなした原告の平成４年４月１日から平成５年３月３１日までの事業年度の法人税の更正のうち，納付すべき税額１６２億０７５１万９８００円を超える部分を取り消す。
第２　事案の概要
第２の１　課税の経緯（争いのない事実）
１　原告は，銀行業を営む法人であるところ，平成３年４月１日から平成４年３月３１日までの事業年度（以下「平成４年３月期」という。）及び平成４年４月１日から平成５年３月３１日までの各事業年度（以下「平成５年３月期」という。「平成４年３月期」と「平成５年３月期」を併せて「本件各事業年度」という。）の法人税につき，青色の確定申告書に，別紙１「平成４年３月期の課税状況表」（以下「別紙１」という。）及び別紙２「平成５年３月期の課税状況表」（以下「別紙２」という。）の「（１）確定申告」欄記載のとおり記載して，各法定申告期限までに被告に申告した。
２　これに対し，被告は，いずれも平成７年６月２２日付けで，平成４年３月期の法人税については別紙１「（５）本件原処分」欄記載のとおり，平成５年３月期の法人税については別紙２「（８）本件原処分」欄記載のとおり，法人税につき各更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を行った（以下，上記各更正処分をそれぞれ，「本件平成４年３月期原更正処分」「本件平成５年３月期原更正処分」といい，併せて「本件各原更正処分」という。）。
３　原告は，平成７年８月２１日，前項の各処分のうち，本件各原更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分の一部につき取消しを求める審査請求を国税不服審
判所長に対し行ったが，同所長は平成９年
３月２５日，同審査請求を棄却する旨裁決し，同裁決は翌４月４日ころに原告に送達された。


４　被告は，いずれも平成９年３月３１日付で，平成４年３月期における法人税について，所得金額を金２３３６億７００７万６５１０円，法人税額を金８７６億２６２７万８５００円（控除所得税額等２５９億４８６１万３９３７円，差引所得に対する法人税額６１６億７７６６万４５００円）とする更正処分（以下「本件平成４年３月期再更正処分」という。）及びこれに係る重加算税を金２４５９万１０００円とする加算税賦課決定処分を行い，平成５年３月期における法人税について，同日付けで，所得金額を金１１２０億３３３７万４２６２円，法人税額を金４２０億１２５１万５２５０円（控除所得税額等２５７億８２９４万９０３３円，差引所得に対する法人税額１６２億２９５６万６２００円）とする更正処分（以下「本件平成５年３月期再更正処分」という。）及びこれに係る重加算税を金５７２４万２５００円とする加算税賦課決定処分を行った。
なお，以下，本件平成４年３月期再更正処分及び平成５年３月期再更正処分を併せて「本件各再更正処分」という。
５　本件各再更正処分の新たな処分理由は，主位的請求として原告が取消しを求める本件各原更正処分の処分理由と全く別のものであり，原告は当該処分理由には異議がなかったので，異議申立あるいは審査請求等の不服申立をしていない。６　なお，課税の経緯の詳細は，別紙１及び同２記載のとおりである（当事者間に争いがない。）。
第２の２　本案前の争点
１　本件各原更正処分の取消しを求める訴え（主位的請求）が，後に増額更正処分となる本件各再更正処分を経たことにより訴えの利益を欠くに至ったか否か。２　本件各再更正処分の取消しを求める訴え（予備的請求）が，不服申立手続を経ておらず，国税通則法１１５条１項に反するか否か。
第２の３　本案の争点
原告のニューヨーク支店は，平成３年６月，アメリカ合衆国法人Ｐｅｐｓｉｃｏ，Ｉｎｃ．（以下「ペプシコ社」という。）及びペプシコ社の子会社であるメキシコ国法人Ｓａｂｒｉｔａｓ，　Ｓ．Ａ．　ｄｅ　Ｃ．Ｖ．（以下「サブリタス社」という。）との間で，ペプシコ社からサブリタス社への手形貸付に伴いサブリタス社が振り出していた約束手形２通を原告が買い取る旨のＰＵＲＣＨＡＳＥ　Ａ
ＮＤ　ＡＳＳＩＮＧＮＭＥＮＴ　ＡＧＲＥＥＭＥＮＴ
（以下「本件手形買取契約」という。甲１）及びＬＥＴＴＥＲ　ＡＧＲＥＥＭＥＮＴ（以下「本件覚書」という。甲２）を締結した（以下「ペプシコ事案」という。）。
また，原告のロンドン支店は，平成３年９月，オランダ王国法人ＲｏｓｙｃｏＢ．Ｖ．（以下「ロシコ社」という。）との間で，ロシコ社がその子会社であるオーストラリア国法人Ｃａｄｅｌｌａ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　Ｐｔｙ　Ｌｔｄ．（以下「カデラ社」という。）に対して有する貸付債権の一部を原告が譲り受け，ロシコ社が原告に同額の預金をする旨のＡＧＲＥＥＭＥＮＴ（以下「本件債権譲受・預金契約」という。甲３）を締結した（以下「ロシコ事案」という。）。そして，原告は，本件手形買取契約及び本件覚書に基づいて平成４年３月期の事業年度中に受領した貸付金利息に対し，メキシコ国において１５パーセントの源泉税（３億４８１３万２８７１円）を課されたとして（甲４の１），また，本件債権譲受・預金契約に基づいて平成４年３月期と同５年３月期にカデラ社から受領した貸付金利息について，オーストラリア国においてそれぞれ１０パーセントの源泉税（３７７１万９０１６円と２６３７万６５７６円）を課されたとして（甲４の２，３），平成４年６月，同年３月期分の法人税の確定申告に当たり法人税法（以下単に「法」という。）６９条，同法施行令（以下単に「施行令」という。）１４１条２項３号に従い，前記メキシコ国における源泉税のうち税率１０パーセント分に相当する２億３２０８万８５８０円とオーストラリア国における源泉税３７７１万９０１６円の合計金２億６９８０万７５９６円の外国税額を控除して所得金額を２３２７億７９３２万２９７０円，納付すべき税額を６１０億６０１９万７０００円とする確定申告をし，また，平成５年６月，同年３月期分の法人税の確定申告に当たり，同様にオーストラリア国における源泉税２６３７万６５７６円の税額控除をして，所得金額を１１１９億４８２５万１１５２円，納付すべき税額を１５０億７９２７万１０００円とする確定申告をした。
その後，本件各事業年度分の法人税については，更正や更正の請求などがあり，平成７年３月３１日付の更正後の所得金額，納付すべき税額及び過少申告加算税は，別表１及び２記載のとおり，平成４年３月期分が２３３５億２１２８万６１９
７円，６１３億５２０６万０７００円及び２２万
６０００円，平成５年３月期が１１１６億０８７６万７６２８円，１４８億０６５２万５４００円及び６７６万４０００円であった。


このように，原告は，平成４年３月期の事業年度における確定申告において，原告が支払ったメキシコ国における源泉税（以下「メキシコ国源泉税」という。ただし，税率１０パーセント部分について。）並びに平成４年３月期及び平成５年３月期の事業年度における確定申告において，原告が支払ったオーストラリア国における源泉税（以下「オーストラリア国源泉税」という。なお，以下，メキシコ国源泉税及びオーストラリア国源泉税を併せて「本件源泉税」という。）について法６９条に基づき税額控除したものであるが，被告は，これを否認し，以下のような更正処分及び賦課決定処分を行った。
本件における本案の争点は，同否認を前提とする以下の更正処分（再更正処分を含む。）及び賦課決定処分の違法性である。
第２の３の１　平成４年３月期
１　所得金額の計算について
（１）　平成７年３月３１日付け更正処分による所得金額
２３３５億２１２８万６１９７円
（別紙１「（４）更正処分平成７年３月３１日」欄の「Ａ所得金額」欄）
（２）　租税公課のうち損金の額に算入されない金額
２億６９８０万７５９６円
原告は，当期の確定申告において，メキシコ国源泉税２億３２０８万８５８０円及びオーストラリア国源泉税３７７１万９０１６円を負担したとして，当期の損金の額に算入している。
しかしながら，被告は，同メキシコ国源泉税及びオーストラリア国源泉税は，法６９条の外国法人税に該当せず，当期の損金の額に算入できないとして，これを加算した。
（別紙１「（５）本件原処分平成７年６月２２日」欄の「Ｂ租税公課のうち損金の額に算入されない金額」欄）
（３）　法人税額から控除する外国法人税額の損金不算入額の過大額
２億６９８０万７５９６円
原告は，（２）のとおり，本件源泉税を損金の額に算入し，さらに，法６９条に基づき本件源泉税について外国税額控除を適用し，そのため法４１条に基づき，同源泉税を損金不算入額として，申告調整により加算していた。しかしながら，被告は，（２）のとおり，本件源泉税は，法６９条の外国法人税に該当しないとして，これを減算した。
（別紙１
「（５）本件原処分平成７年６月２２日」欄の「Ｆ法人税額から控除する外国法人
税額の損金不算入額の過大額」欄）
（４）受取手数料等のうち当期利益から減算する金額
３８５７万６５３１円
原告は，本件約束手形買取契約及び本件覚書に基づきペプシコ社から受け取ったとする受取手数料２７３４万１０６６円を計上し，本件債権譲受・預金契約に基づきカデラ社から受け取ったとする貸付金利息３億７７１９万０６０６円を当期の受取利息として計上する一方，債権譲受代金として，原告がロシコ社に支払うべき金額をロシコ社からの定期預金として受け入れたとして預金利息３億６５９５万５１４１円を当期の支払利息として計上していた。
しかしながら，被告は，右各契約は，ペプシコ社及びロシコ社が負担すべきメキシコ国及びオーストラリア国源泉税を原告が負担したかのようにするために，仮装して作出されたものであって，右各契約書に基づく取引は存在しないものであり，前述した受取手数料，貸付金利息及び預金利息は架空に計上されたものと認められるとして，同受取手数料及び右貸付金利息を減算するとともに，右預金利息を加算した。
（別紙１「（５）本件原処分平成７年６月２２日」欄の「Ｇ受取手数料等のうち当期利益から減算する金額」欄）
（減算額）　　　　　　　（加算額）　　　　　（差引減算額）（算式）４０４，５３１，６７２－３６５，９５５，１４１＝３８，５７６，５３
１円
（５）　交際費等の損金不算入額
３７２９万５８９０円
（別紙１「（９）更正処分平成９年３月３１日」欄の「Ｃ交際費等の損金不算入額」欄）
（６）　国外関連者に対する寄附金の損金不算入額
１億５０９６万９６９７円
（別紙１「（９）更正処分平成９年３月３１日」欄の「Ｄ国外関連者に対する寄附金の損金不算入額」欄）
（７）　損金の額に算入した控除対象外消費税額の減少額
８万５５７６円
（別紙１「（９）更正処分平成９年３月３１日」欄の「Ｅ損金の額に算入した控除対象外消費税額の減少額」欄）
（８）　繰延消費税額の損金算入額の増加額
９８万２５７３円
（別紙１「（９）更正処分平成９年３月３１日」欄の「Ｈ繰延消費税額の損金算入額の増加額」欄）
（９）　交際費等の損金不算入額の減少額
１７４６円
（別紙１「更正処分平成９年３月３１日」欄の「Ｉ交際費等の損金不算入額の減少額」欄）
（１０）　所得金額
２３３６億７００７万６５１０円
被告は，上記（１）の平成７年３月３１日付け更正処分による所得金額２３３５億２１２８万６１９７円に，同（２），（５），（６）及び（７）の合計額４億５８１５万８７５９円を加算し，同（３），（４），（８）及び（９）の合計額３億０９３６万８４４６円を減算した金額，すなわち，２３３６億７００７万６５１０円が調査後の所得金額となる。
（別紙１「（９）更正処分平成９年３月３１日」欄の「Ａ所得金額」欄）
２　法人税額について
（１）　所得金額に対する法人税額
８７６億２６２７万８５００円


被告は，原告の当期の所得金額が，前記１（１０）のとおりであるとして，国税通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数金額を切り捨てた金額２３３６億７００７万６０００円に法６６条１項（平成１０年法律第２４号による改正前のもの。以下同じ。）に規定する税率１００分の３７．５を乗じて計算し，同所得金額に対する法人税額を，８７６億２６２７万８５００円とした。（別紙１「（９）更正処分平成９年３月３１日」欄の「Ｋ差引法人税額」欄）。
（２）　控除税額
２５９億４８６１万３９３７円
被告は，前記１（３）で述べたとおり，控除対象法人税額が２億６９８０万７５９６円減少し，正当額に基づいて法人税額から控除する外国税額を再計算し，法人税額から控除する外国税額が２億６９８０万７５９６円減少したとして，平成４年３月期再更正処分と同額である平成４年３月期の法人税に係る平成７年６月２２日付け更正処分（以下「平成４年３月期本件原処分」という。）前の原告の控除税額２６２億１８４２万１５３３円（別紙１「（４）更正処分平成７年３月３１日」欄の「Ｏ控除税額」欄）から右の法人税額から控除する外国税額の減少額２億６９８０万７５９６円を差し引いた２５９億４８６１万３９３７円をもって原告の当期の控除税額とした。
（別紙１「（９）更正処分平成９年３月３１日」欄の「Ｏ控除税額」欄）
（３）　差引合計法人税額
６１６億７７６６万４
５００円
同税額は，前記（１）の所得金額に対する法人税額８７６億２６２７万８５００円から，同（２）の控除税額２５９億４８６１万３９３７円を減算した金額である（国税通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数金額を切り捨てた金額）。
（別紙１「（９）更正処分平成９年３月３１日」欄の「Ｒ差引合計税額」欄）
３　過少申告加算税の賦課決定処分について
よって，被告は，国税通則法６５条１項に基づき，本件平成４年３月期原更正処分に基づき納付すべき法人税額２億５５３４万００００円（６１６億０７４０万１９００円－６１３億５２０６万０７００円　ただし，国税通則法１１８条３項の規定により１万円未満の端数金額を切り捨てた金額）に１００分の１０の割合を乗じた金額２５５３万４０００円を過少申告加算税の額とした。なお，本件平成４年３月期原更正処分において，被告は，過少申告加算税の額を２６９８万００００円として賦課決定を行っているが（なお，平成７年３月３１日付け過少申告加算税賦課決定額２２万６０００円を変更する形で賦課決定を行っているため，同額が加算されている。），同賦課決定額に計算誤りが認められたので，平成７年１１月８日付けの変更決定後の賦課決定処分において，１２２万円を減額した。
第２の３の２　平成５年３月期
１　所得金額の計算について
（１）　平成７年３月３１日付け更正処分による所得金額
１１１６億０８７６万７６２８円
（別紙２「（７）更正処分平成７年３月３１日」欄の「Ａ所得金額」欄）
（２）　租税公課のうち損金の額に算入されない金額
２６３７万６５７６円
原告は，当期の確定申告において，オーストラリア国源泉税２６３７万６５７６円を負担したとして，当期の損金の額に算入している。しかしながら，被告は，同オーストラリア国源泉税は，法６９条の外国法人税に該当せず，原告の当期の損金の額に算入できないとして，これを加算した。（別紙２「（８）本件原処分平成７年６月２２日」欄の「Ｂ租税公課のうち損金に算入されない金額」欄）
（３）　法人税額から控除する外国法人税額の損金不算入額の過大額
２６３７万６５７６円
原告は，上記（２）で述べたとおり，オーストラリア国源泉税を損金の額に算入
し，さらに，法６９条に基
づき，同オーストラリア国源泉税を損金不算入額として，申告調整により加算していた。
しかしながら，被告は，（２）で述べたとおり，同オーストラリア国源泉税は，法６９条の外国法人税に該当しないとして，これを減算した。（別紙２「（８）本件原処分平成７年６月２２日」欄の「Ｆ法人税額から控除する外国法人税額の損金不算入額の過大額」欄）
（４）　受取利息のうち当期利益から減算する金額
１１５４万６９７８円
原告は，本件債権譲受・預金契約に基づき，カデラ社から受け取ったとする貸付金利息２億６３７６万５９５８円を当期の受取利息として計上する一方，債権譲受代金として，原告がロシコ社に支払うべき金額をロシコ社からの定期預金として受け入れたとして預金利息２億５２２１万８９８０円を当期の支払利息として計上していた。
しかしながら，被告は，同契約は，ロシコ社が負担すべきオーストラリア国源泉税を原告が負担したかのようにするために，仮装して作出されたものであって，右契約書に基づく取引は存在せず，前述した貸付金利息及び預金利息は架空に計上されたものと認められるとして，前記貸付金利息を減算するとともに，右預金利息を加算した。
（別紙２「（８）本件原処分平成７年６月２２日」欄の「Ｇ受取利息のうち当期利益から減算する金額」欄）。
（減算額）　　　　　　　（加算額）　　　　　（差引減算額）（算式）２６３，７６５，９５８－２５２，２１８，９８０＝１１，５４６，９７
８円
（５）　交際費等の損金不算入額
３億０６７５万７３００円
（別紙２「（１１）更正処分平成９年３月３１日」欄の「Ｃ交際費等の損金不算入額」欄）
（６）　国外関連者に対する寄附金の損金不算入額
１億５０００万８９５３円


（別紙２「（１１）更正処分平成９年３月３１日」欄の「Ｄ国外関連者に対する寄附金の損金不算入額」欄）。
（７）　損金の額に算入した控除対象外消費税額の減少額
４万１８９６円
（別紙２「（１１）更正処分平成９年３月３１日」欄の「Ｅ損金の額に算入した控除対象外消費税額の減少額」欄）。
（８）　繰延消費税額の損金算入額の増加額
９２万６５３０円
（別紙２「（１１）
更正処分平成９年３月３１日」欄の「Ｈ繰延消費税額の損金算入額の増加額」欄）。
（９）　交際費等の損金不算入額の減少額
１２０７円
（別紙２「（１１）更正処分平成９年３月３１日」欄の「Ｉ交際費等の損金不算入額の減少額」欄）。
（１０）　事業税の損金算入額
１９７２万６８００円
被告は，平成４年３月期再更正処分による増加所得に係る事業税１９７２万６８００円を損金の額に算入した（別紙２「（１１）更正処分平成９年３月３１日」欄の「Ｊ事業税の損金算入額」欄）。
（１１）　所得金額
１１２０億３３３７万４２６２円
被告は，前記（１）の平成７年３月３１日付け更正処分による所得金額１１１６億０８７６万７６２８円に，同（２），（５）ないし（７）の合計額４億８３１８万４７２５円を加算し，同（３），（４），（８）ないし（１０）の合計額５８５７万８０９１円を減算した金額，すなわち，１１２０億３３３７万４２６２円をもって調査後の所得金額とした。
（別紙２「（１１）更正処分平成９年３月３１日」欄の「Ａ所得金額」欄）
２　法人税額について
（１）　所得金額に対する法人税額
４２０億１２５１万５２５０円
被告は，原告の当期の所得金額が前記１（１１）のとおりであるとして，国税通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数金額を切り捨てた金額１１２０億３３３７万４０００円に法６６条１項に規定する税率１００分の３７．５を乗じて計算し，同所得金額に対する法人税額を，４２０億１２５１万５２５０円とした。
（別紙２「（１１）更正処分平成９年３月３１日」欄の「Ｋ差引法人税額」欄）（２）　控除税額　　　　　　　　　　　　　　　　　２５７億８２９４万９０３
３円
被告は，前記１（３）に記載した理由により，控除対象法人税額が２６３７万６５７６円減少し，また国外所得の金額の計算にも誤りがあったとして，正当額に基づいて法人税額から控除する外国税額を再計算し，法人税額から控除する外国税額が１２億６３８１万３１４４円減少したとして，平成５年３月期再更正処分と同額である平成５年３月期の法人税に係る本件平成５年３月期更正処分前の原告の控除税額２７０億４６７６万２１７７円（別紙２「（７）更正処分平成７年３月３１日」欄の「Ｏ控除税額」欄）から上記の法人税額から控除する外国税額の減少額１２億６３８１万３１４４円を差し引いた２５７億８２９４万９０３３円をもって原告の当期の控除税額とした。
（別紙２「（１１）更正処分平成９年３月３１日」欄の「Ｏ控除税額」欄）。
（３）　差引合計法人税額
１６２億２９５６万６２００円
同税額は，前記（１）の所得金額に対する法人税額４２０億１２５１万５２５０円から，同（２）の控除税額２５７億８２９４万９０３３円を減算した金額（国税通則法１１９条１項の規定により１００円満の端数金額を切り捨てた金額）である。
（別紙２「（９）更正処分平成９年３月３１日」欄の「Ｒ差引合計税額」欄）
３　過少申告加算税の賦課決定処分について
被告は，国税通則法６５条１項に基づき，本件平成５年３月期原更正処分により納付すべき法人税額１２億５９４８万円（１６０億６６００万８４００円－１４８億０６５２万５４００円　ただし，国税通則法１１８条３項の規定により１万円未満の端数金額を切り捨てた金額）に１００分の１０の割合を乗じた金額１億２５９４万８０００円を過少申告加算税の額とした。
なお，本件平成５年３月期原更正処分において，被告は，過少申告加算税の額を１億３２７１万３０００円として賦課決定を行っているが（なお，平成７年３月３１日付け過少申告加算税賦課決定額６７６万４０００円を変更する形で賦課決定を行っているため，同額が加算されている。），同賦課決定額に計算誤りが認められたので，平成１０年２月２５日付けの変更決定後の賦課決定処分において，１０００円を減額した。
第２の４　取引の外形的事実（争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実）
１　ペプシコ事案（メキシコ国源泉税）について
（１）　米国を納税地とするペプシコ社は，メキシコ国に設立した子会社であるサブリタス社を通じて，メキシコ国に所在するＥｍｐｒｅｓａｓ　ＧａｍｅｓａｓＳ．Ａ社を買収する際，この資金として，平成２年１０月１日に２億４４７９万６９４６．７１米国ドル（以下「米ドル」という。），平成２年１０月５日に２７８６万９７７８．４０米ドルの合計２億７２６６万６７２５．１１米ドルをサブリタス社に融資した。
サブリタス社は，それぞれ右融資日を振出日とする（原告は，支払期日は平成３年１２月３１日