しかしながら，甲５発明において，「フックの後端を傾斜位置に引き上げて，フックが荷から退く」際にも，作用点の位置関係は本件発明１と同じであるから，フックは水平位置から傾斜位置に反転回動するし，また，フックを荷から退かせることは「抜去」に相当するのであって，上記の差異は，技術的に意味のあるものではない。しかも，本件発明１のフック装置においても，「（ⅳ）－１．前記フック支持体（１）の脱落防止部（１１）が，前記フック（３）の先端部（３１）の内側及び後端部（３２，３２’）の内側に接して描いた仮想略平行線の内側に存在しないように配設され」と規定されているとおり，フック（３）の先端部（３１）の内側は直線状であって，甲５発明のフックの先端部と同じであるから，フック装置（Ｆ）を重量物から抜去する際には，甲５発明におけると同様，先端部を重量物から退かせているのである。さらに，この点について，本件明細書（甲２）の特許請求の範囲の請求項１では，「前記配置関係を維持しつつフック装置（Ｆ）の重量物からの抜去を助力するための抜去用ロック（６）であって」と規定しているのみであり，「フック装置（Ｆ）を反転回動」する等の具体的な抜去方法を特定していないのであるから，本件発明１の要旨認定において，上記請求項に記載されていない「フック装置（Ｆ）を反転回動させて抜去する」等の限定を付加し，引用例の構成と対比することは，特許出願に係る発明の要旨の認定は，特段の事情のない限り，願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきものであるとする最高裁平成３年３月８日第二小法廷判決・民集４５巻３号１２３頁（以下「平成３年最判」という。）に反するものである。
なお，被告は，甲５発明のフックの背部はハンガー６に当接しない旨主張するが，これが当接することは，引用発明において開示されている事項であるから，甲５発明においてその構成を必要とするわけではないし，「当接」するかどうかは，抜去助力効果とは関係せず，当接しなくとも，作用点の位置関係が満たされるならば，抜去助力効果を奏するものであるから，被告の上記主張は失当である。(5)　以上によれば，引用発明の構成に，甲５明細書（本件審判事件では周知例として提出）に示される抜去助力効果を目的として，甲４発明に係るフックとフック支持体との配置関係を維持する構成を結合することは，本件特許出願当時，当業者が容易に想到し得たものというべきである。
したがって，相違点６に係る本件発明１の構成について，その容易想到性を否定した審決の判断は誤りである。
２　取消事由２（相違点６の判断の誤り２）
(1)　本件審判事件において，請求人である原告は，甲４明細書に記載された内蔵型ストッパを甲６公報に記載されるようなロック機構と置換した上で，引用発明に適用することにより，特定構成Ａに至るとし，抜去助力効果を示唆する周知例として甲５明細書を提示して，相違点６に係る本件発明１の構成は，当業者が容易に想到することができたものである旨主張した。
(2)　これに対し，審決は，原告の上記主張を否定する第１の理由として，「甲第１０号証（注，甲６公報）に記載されたものの内蔵型ストッパは，甲第１０号証の記載・・・からみて，『掛脱を容易にするものであって，人の手で開放方向又は閉鎖方向の力を加えることにより開閉及びその維持が可能なもの』であって，該内蔵型ストッパの機構上，上記抜去助力効果を奏することができないものと解され，むしろ甲第９号証（注，甲４明細書）に記載されるようなロック機構と置換することを妨げる事情があるというべきである」（審決謄本１９頁第２段落）と認定判断した。
しかしながら，甲６公報記載の内蔵型ストッパは，フックとフック支持体との配置関係を完全に維持する構成ではないとしても，一定範囲で配置関係を維持する構成が開示されているのであるから，甲５公報で示される抜去助力効果を目的として，これを，甲４発明のようなフックとフック支持体との配置関係を完全に維持する構成に置換することは，当業者が容易に想到するものといわざるを得ないから，審決の上記判断は誤りである。
審決の上記判断は，本件発明１の特定構成Ａのうち「抜去を助力するため」との機能的構成を過度に重視したものといわざるを得ない。この「抜去を助力するため」との機能的構成に対応する具体的な構成は，本件明細書（甲２）には何らの説明もされていないところ，審決は，機能的構成ないし目的，作用効果を重視することによって，構成が同じであるにもかかわらず，発明が異なるとしたものであって，誤りである。
(3)　また，審決は，原告の上記主張を否定する第２の理由として，「甲第１０号証（注，甲６公報）に記載されたものの内蔵型ストッパを甲第９号証（注，甲４明細書）に記載されるようなロック機構と置換しても，甲第１０号証に記載されたものにおいては，クレーンの吊上げ動力を安全フックに作用させた際，重量物を吊上げる力の吊穴６への作用点が，重量物の重量のフック１への作用点に対して，重量物がフック１より外れるまで継続してフック１の開口側先端部３１と反対側にあるとはいえないので，本件発明１が奏することができる上記抜去効果を奏することができるものということができない」（審決謄本１９頁第３段落）と認定判断した。しかしながら，甲６公報記載の安全フックにおいても，別紙原告参考図３に示すとおり，吊穴６への作用点は，フック１への作用点に対して，フック１の開口側先端部と反対側にあることが認められ，これは，本件発明１と同様であるから，審決の上記判断は誤りである。
(4)　さらに，審決は，第３の理由として，甲５明細書に記載されたものは，「本件発明１の上記抜去助力効果と共通するものの，該共通する効果を奏するための手段が，『ハンガー６に設けた帯環又は掛けがね７及びフック５に設けた肩部又は突起１０の組合せ』であって，本件発明１の上記特定構成Ａとは別異の手段であるばかりか，それを示唆するものでもない」（審決謄本１９頁下から第３段落）と認定判断した。


しかしながら，甲５発明におけるフックの突起１０は，本件発明１のフック（３）の側に配設された係止部（６２）に，掛けがね７は本件発明１の「フック支持体（１）側に配設された抜去用ロック本体（６１）」に相当するというべきであり，その構造は，本件発明１の実施例とほぼ同じ構造であるのに，理由も示さず，それらを別異の手段であるとした審決の上記認定判断が誤りであることは明らかである。また，仮に，審決の上記認定判断の趣旨が，甲５明細書には，本件発明１のフック支持体に相当する構成がないというものであるとしても，それだけでは原告の上記主張を否定する理由とはならない。本件発明１と引用発明との相違点６を埋める構成が，甲５明細書に記載された構成に存在すれば足りるからである。(5)　以上によれば，本件審判事件における原告の上記(1)の主張によっても，相違点６に係る本件発明１の構成は，当業者が容易に想到し得たものというべきであり，これを否定した審決の判断は誤りである。
第４　被告の反論
審決の認定判断は正当であり，原告主張の取消事由は，いずれも理由がない。
１　取消事由１（相違点６の判断の誤り１）について
(1)　引用発明の安全フック装置は，甲３明細書に，「この発明は，重量物の荷を巻き上げる際にケーブル巻き上げ装置とともに使用する改善された安全フックに関する」（１欄１５行目～１６行目）と記載されているとおり，ベイル（１５）にケーブルタックルを装着して使用することを前提としており，フック（３）の背部とクレビス（２）の側部とが当接しない構造のものである。また，そのロック機構の構造からみて，重量物を垂直方向に吊り上げる際に，甲３明細書の第３図に示されたような配置関係を維持することもできない。
したがって，引用発明は，本件発明１の特定構成Ａに示された「フックの背部がフック支持体の側部に当接する配置関係を維持する」との要件をおよそ満たし得ないものである。
(2)　原告は，甲４発明の安全フックにおいて，フックとフック支持体との配置関係を維持する構成が開示されている旨主張するが，甲４発明におけるフックとフック支持体との配置関係を維持する構成が示されているとしても，その構成は，本件発明１の特定構成Ａとは無関係である。
すなわち，仮に，甲４明細書の図９に示された開口時の配置関係が維持されたところで，例えば，敷鉄板を吊り上げ搬送後，本件明細書（甲２）の図８に示されたような抜去態様で，フックを敷鉄板から抜去しようとしても，別紙被告参考図に示すとおり，全く抜去することができない構造のものである。したがって，甲４発明の安全フックは，本件発明１の特定構成Ａのうち，「フック（３）の背部（３３）がフック支持体（１）の側部（１５）に当接する配置関係にあるときに，前記配置関係を維持しつつフック装置（Ｆ）の重量物からの抜去を助力するための抜去用ロック」という構成を欠くものである。
ここで，特定構成Ａにいう「前記配置関係を維持しつつ」とは，審決が特定構成Ｂとして説示するとおり，重量物がフック（３）から外れるまで維持されるとの意味である。この点について，原告は，甲４発明の安全フックにおいても特定構成Ｂの関係にあることは本件発明１と同様である旨主張するが，その主張が失当であることは，別紙被告参考図から明らかである。
(3)　原告は，フックとフック支持体との配置関係を重量物がフックより外れるまで継続して維持する構成は，甲５明細書に示されているから，これと甲４発明に係るフックとフック支持体との配置関係を維持する構成とを結合することによって，相違点６に係る本件発明１の構成を容易に想到し得る旨主張する。しかしながら，甲５発明のフック装置は，「三つの主要部材，即ち，フック（hook）５，ハンガー（hanger）６，及びラッチ（straporlatch）７，により構成されるもの」（１頁左欄３１行目～３４行目）であるところ，その図示内容等からみて，ラッチ７は，本件発明１の抜去用ロック（６）に対応するものと認められるが，図４に示されるように，フック５から吊上げ対象物を除去するとき，当該ラッチ７は，フック５の背部とハンガー６（本件発明１のフック支持体に相当する。）の側部を当接させる配置関係を維持するものではない。換言すれば，甲５発明におけるラッチ７は，本件発明１における抜去用ロックによるフックとフック支持体との当接配置関係を実現することができないものである。また，甲５発明のフック装置は，図４に示されるとおり，吊上げ対象物をフック５の長尺／短尺の先端部の間から抜去するとき，フック５の吊上げ方向への移動や長尺の先端部の開放端方向への移動などによって，対象物を大きく変位させることによって，除去するものである。これは，本件発明１における抜去態様（本件明細書〔甲２〕の図８参照），すなわち，所定の場所に搬送設置された吊上げ対象物からフック（３）を回動させて，フック先端部（３１）を吊上げ対象物から抜去するという態様とは全く異なるものである。
以上によれば，審決の「請求人（注，原告）が示した米国特許第１８４７８１９号明細書（注，甲５明細書）に記載されたものは，『ハンガー６に設けた帯環又は掛けがね７』及び『フック５に設けた肩部又は突起１０』の組合せにより，『クレーンフック１３を上昇させたとき，ハンガー６が帯環又は掛けがねを肩部又は突起１０に対して引き上げ，それによって，フックの後端を傾斜位置に引き上げ，そして，フック５が荷から退く』（第１頁６２行～６７行を参照）ものであるから，クレーンの吊上げ動力がフックを重量物から離すことに利用されている限度において，本件発明１の上記抜去助力効果と共通するものの，該共通する効果を奏するための手段が，『ハンガー６に設けた帯環又は掛けがね７及びフック５に設けた肩部又は突起１０の組合せ』であって，本件発明１の上記特定構成Ａとは別異の手段であるばかりか，それを示唆するものでもない」（審決謄本１９頁下から第３段落）との認定判断は正当であり，そうすると，仮に，引用発明の安全フック装置に，甲４明細書記載のフック先端部と脱落防止部とを開口状態に保持するロック機構を組み合わせたものに，さらに，甲５発明の技術的思想を適用したとしても，「フック先端部と脱落防止部とを開口状態に保持するロック機構とは別に，フックを傾斜位置に保持する機構を設けることにしかなら」ない（同頁下から第２段落）から，原告の上記主張は失当である。


これに対し，原告は，本件発明１と甲５発明との抜去態様に関する上記の差異は，技術的に意味のあるものではない旨主張する。しかしながら，本件発明１においては，例えば，吊上げ対象物である重量物が重さ数トンにも及ぶ敷鉄板である場合にも，本件明細書（甲２）の図８に示される抜去原理に基づいて容易に抜去することができるのであり，その優位性は明らかであるから，原告の上記主張は失当である。
また，原告は，審決の上記認定判断は，本件発明１の要旨認定に当たり，平成３年最判に反した限定を付するものである旨主張するが，本件発明１の特定構成Ａと抜去助力効果とは極めて密接な関係にあるから，前者を後者の観点から考察した審決の認定判断に不当な点はない。
２　取消事由２（相違点６の判断の誤り２）について
(1)　原告は，審決の「甲第１０号証（注，甲６公報）に記載されたものの内蔵型ストッパは，甲第１０号証の記載・・・からみて，『掛脱を容易にするものであって，人の手で開放方向又は閉鎖方向の力を加えることにより開閉及びその維持が可能なもの』であって，該内蔵型ストッパの機構上，上記抜去助力効果を奏することができないものと解され，むしろ甲第９号証（注，甲４明細書）に記載されるようなロック機構と置換することを妨げる事情があるというべきである」（審決謄本１９頁第２段落）との認定判断は誤りである旨主張するが，審決は，甲６公報記載の内蔵型ストッパには，甲４発明のロック機構との置換を許さない明白な置換阻害要
因があることを正しく認定しており，誤りはない
なお，原告は，審決は，本件発明１の特定構成Ａのうち「抜去を助力するため」との機能的構成を過度に重視したものである旨主張するが，審決の特定構成Ａに関する説示は，その技術的意義を正しく認定したものであって，上記機能的構成を過度に重視したとの批判は当たらない。
(2)　また，原告は，審決の「甲第１０号証（注，甲６公報）に記載されたものの内蔵型ストッパを甲第９号証（注，甲４明細書）に記載されるようなロック機構と置換しても・・・クレーンの吊上げ動力を安全フックに作用させた際，重量物を吊上げる力の吊穴６への作用点が，重量物の重量のフック１への作用点に対して，重量物がフック１より外れるまで継続してフック１の開口側先端部３１と反対側にあるとはいえないので，本件発明１が奏することができる上記抜去助力効果を奏することができるものということできない」（審決謄本１９頁第３段落）との認定判断は誤りである旨主張する。
しかしながら，別紙原告参考図３の右図を初期状態として，クレーンの吊上げ動力を吊穴６へ作用させて，フック１に吊り下がっている重量物からフック１を抜去する態様を考えてみれば，いずれ吊穴６に対するクレーンの吊上げ力の方向（上向き）と，フック１に吊り下がっている重量物の荷重の方向（下向き）とは一致することになるが，そのときでもフック１を重量物から抜去することができないことは，同図自体から明らかである。したがって，この意味において，「クレーンの吊上げ動力を安全フックに作用させた際，重量物を吊上げる力の吊穴６への作用点が，重量物の重量のフック１への作用点に対して，重量物がフック１より外れるまで継続してフック１の開口側先端部３１と反対側にあるとはいえない」との審決の上記説示に誤りはなく，原告の上記主張は失当である。(3)　さらに，原告は，甲５発明に関する審決の認定判断（審決謄本１９頁下から第３段落）も誤りである旨主張するが，同認定判断が正当であることは，上記１(3)のとおりである。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（相違点６の判断の誤り１）について
(1)　審決は，本件発明１と引用発明との相違点６として，「前記フックの背部が前記フック支持体の側部に当接する配置関係にあるときに，前記配置関係を維持しつつフック装置の重量物からの抜去を助力するための抜去用ロックであって，前記フック支持体の側に配設された抜去用ロック本体と前記フックの側に配設された係止部とから構成されたものを，前者は備えるのに対して，後者は，そのような抜去用ロックを備えていない点」（審決謄本１７頁【相違点６】）を認定した上，相違点６に係る本件発明１の構成の容易想到性を否定しているところ，原告は，引用発明の構成に，甲５明細書に示される抜去助力効果を目的として，甲４発明に係るフックとフック支持体との配置関係を維持する構成を結合して当該構成に至ることは，本件特許出願当時，当業者が容易に想到し得たものであるとして，審決の上記判断は誤りである旨主張するので，以下，検討する。


(2)　本件明細書の特許請求の範囲の請求項１には，相違点６に係る構成として，「（ⅴ）．前記フック（３）の背部（３３）が前記フック支持体（１）の側部（１５）に当接する配置関係にあるときに，前記配置関係を維持しつつフック装置（Ｆ）の重量物からの抜去を助力するための抜去用ロック（６）であって，前記抜去用ロック（６）は，前記フック支持体（１）の側に配設された抜去用ロック本体（６１）と前記フック（３）の側に配設された係止部（６２）とから構成されたものである」との構成，すなわち，特定構成Ａが規定されている。ところで，特許出願に係る発明の要旨の認定は，特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない等の特段の事情のない限り，願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきものである（平成３年最判）が，上記の特定構成Ａのうち，「フック装置（Ｆ）の重量物からの抜去を助力するための」という文言については，それが機能面から発明を規定する形式を採っていることから，具体的にいかなる構成に基づいて，フック装置（Ｆ）の重量物からの抜去を助力するのかなど，その技術的意味は，必ずしも一義的に明確に理解することができないというべきである。そこで，本件明細書（甲２）の発明の詳細な説明等を参酌すると，発明の詳細な説明には，「本発明は，建設現場などにおいて，鉄板やブロック体などの重量物を吊上げるときに使用されるフック装置に関する。更に詳しくは，本発明は，鉄板やブロック体などの重量物を確実にかつ容易に引掛けることができるとともに吊上げ時の落下の危険性を排除でき，かつ容易に重量物から抜去することができる，重量物の吊上げに専用に使用されるフック装置に関するものである」（段落【０００１】），「本発明は，本発明者らの先に提案したフック装置の改良，特に敷鉄板からのフック装置の脱着を容易にするための機構を備えたフック装置を提供しようとするものである」（段落【００１０】），「前記『発明が解決しようとする問題点』の項で説明したように，本発明は本発明者の先に提案したフック装置（特願平3-216524号参照）の改良に関するものである。特に，本発明は，先に提案したフック装置に敷鉄板が引掛けられ，所定の敷設場所に搬送，敷設された後，該敷鉄板からフック装置を作業者に負担を掛けることなしに容易に脱着できるようにした点に最大の特徴を有するものである」（段落【００１２】），「これ以降の鉄板（Ｉ）の敷設作業及びフック装置（Ｆ）の敷設された鉄板（Ｉ）からの抜去作業は，本発明のフック装置（Ｆ）のもとで，安全かつ容易に行なうことができる。図７は，所望の敷設場所において，地面（Ｅ）に鉄板（Ｉ）を倒して敷設した直後の状態を示すものである。この状態において，図示されるようにフック（３）の一部が地面（Ｅ）に埋没していることと，重量が数トンにおよぶ鉄板（Ｉ）が，該フック（３）の埋没部位を押圧していること，を考え合わせると，図７に示される状態からロック（４）を上方に回動してフック支持体（１）とフック（３）のロック状態を解除し，フック支持体（１）の脱落防止部（１１）を反転させ，鉄板（Ｉ）の穴（Ｈ）からフック（３）の先端部（３１）を抜去する際に，多大の負荷を作業者に与えてしまう」（段落【００２７】），「図８は，抜去用ロック（６）により，前記した敷設された鉄板（Ｉ）からフック装置（Ｆ）を抜去する作業が容易化される理由を説明するものである。即ち，フック装置（Ｆ）を図７の状態から図８の状態へするには，次のようにすればよい。（ａ）前記したように図７の状態でロック（４）を上方に回動してフック支持体（１）とフック（３）のロック状態を解除し，フック支持体（１）の脱落防止部（１１）を反転回動させる。（ｂ）次いで，フック支持体（１）の側部（１５）とフック（３）の背部（３３）を当接させるとともに，抜去用ロック（６）を作用させる。即ち，フック支持体（１）に配設された抜去用ロック本体（６１）と，フック（３）に配設された係止部（６２）を係合係止させる。次いで，図８に示されるように，クレーンによりワイヤーを介してフック装置（Ｆ）を吊上げるとフック装置（Ｆ）は図示の方向に反転回動する。即ち，作業者に負担を強いることなしに，鉄板の吊上げに利用したクレーンの動力により，フック装置（Ｆ）を敷設された鉄板（Ｉ）から極めて容易に脱着させることができる」（段落【００２８】）との記載がある。
これらの記載によれば，本件発明１は，敷鉄板からのフック装置の脱着を容易にするための機構を備えたフック装置を提供しようとするものであり，具体的には，本件明細書の図８に示すとおり，フック支持体（１）の側部（１５）とフック（３）の背部（３３）を当接させるとともに，フック支持体（１）に配設された抜去用ロック本体（６１）と，フック（３）に配設された係止部（６２）を係合係止させ，次いで，図８に示されるように，クレーンによりワイヤーを介してフック装置（Ｆ）を吊上げると，フック装置（Ｆ）は図示の方向に反転回動することにより，作業者に負担を強いることなしに，鉄板の吊上げに利用したクレーンの動力により，フック装置（Ｆ）を敷設された鉄板（Ｉ）から極めて容易に脱着させることができるようにしたフック装置に係る発明であると認めることができる。そうすると，特定構成Ａのうち「フック装置（Ｆ）の重量物からの抜去を助力するための」との文言の技術的意義は，本件明細書の図８に示すように，「フック支持体（１）の側部（１５）とフック（３）の背部（３３）を当接させるとともに，フック支持体（１）に配設された抜去用ロック本体（６１）と，フック（３）に配設された係止部（６２）を係合係止させ，次いで，クレーンによりワイヤーを介してフック装置（Ｆ）を吊上げると，フック装置（Ｆ）は図示の方向に反転回動する」との構成により，「作業者に負担を強いることなしに，鉄板の吊上げに利用したクレーンの動力により，フック装置（Ｆ）を敷設された鉄板（Ｉ）から極めて容易に脱着させることができるようにする」との作用効果を生じさせるものを指すと解するのが相当である。


審決は，本件発明１における特定構成Ａの技術的意義について，本件明細書の発明の詳細な説明の段落【００２８】の記載並びに図７及び図８を参酌して，抜去助力効果を奏することができるものであると解した上，そのような抜去助力効果を奏するためには，特定構成Ｂが必要であると認定判断した（審決謄本１７頁下から第２段落～１８頁第２段落）が，以上と同旨をいうものとして是認することができる。これに対し，原告は，審決の上記認定判断は平成３年最判に違反する旨主張するが，本件においては，特定構成Ａのうち「フック装置（Ｆ）の重量物からの抜去を助力するための」との文言の技術的意義が一義的に明確に理解することができず，特段の事情が認められることは上記判示のとおりであるから，原告の上記主張は失当である。
なお，原告は，本件明細書の発明の詳細な説明に，「なお，本発明の抜去用ロック（６）において，図１に図示された構造のものに限定されず，前記した抜去作業を助力するものであれば特段の制約を受けない」（段落【００２０】）との記載がある点を指摘するが，この記載は，抜去用ロック（６）の「構造」が，図１に示された掛けがね状の構造に限定されないことを意味するものであって，「フック装置（Ｆ）の重量物からの抜去を助力するための」との構成が無限定であることを意味するものではないと解されるから，上記の解釈を左右するものではない。(3)　ところで，原告の主張するように，引用発明の構成に，甲４発明に係るフックとフック支持体との配置関係を維持する構成を結合すると，本件発明１の特定構成Ａのうち，「前記フックの背部が前記フック支持体の側部に当接する配置関係にあるときに，前記配置関係を維持するロックであって，前記フック支持体の側に配設されたロック本体と前記フックの側に配設された係止部とから構成されたもの」との部分を備え得ることは，一応，これを首肯することができるが，「フック装置（Ｆ）の重量物からの抜去を助力するための」との構成については，甲３明細書及び甲４明細書に，何ら記載及び示唆がされていないことは明らかである。この点について，原告は，甲５明細書に上記構成が示唆されている旨主張するので，更に検討すると，甲５明細書には，「図１に示される配置関係において，フック５は，ワイヤーまたは棒状物のような吊上げ対象物（吊荷）を吊上げ，搬送する」（１頁右欄５３行目～５６行目），「荷重がなくなると（吊荷が下ろされたとき），ハンガー６は自然に突起（lug）１０の方向に倒れ，フックはそのフォーク状のくま手（itsprong）をより水平とした静止位置になる。このため，ラッチ７は突起１０を超えるようにして倒れ，フックの背面で静止する。クレーン操作者がクレーン側のフック１３を吊上げて吊荷を下ろそうとするとき，ハンガー６は突起１０に対してラッチを引上げる。これにより，フックの背面は傾斜した位置に引き上げられ，フックは吊荷から抜き去られる。フックは吊荷を吊上げる位置に復帰し，吊荷を吊上げる位置と吊荷を下ろす位置は同様のものとなる」（同５６行目～７０行目），「吊上げ位置にあるフックに吊荷を掛けるために，オペレーターは，例えばクレーン・ケーブル（鎖）を操作してフックを，ワイヤーまたは棒状物の吊荷の下へ挿入する。これにより，フックは中間位置をとることになり，次いでオペレーターはトリップ・コード１４を引き，突起１０を超えてラッチ７を引き上げる。これにより，吊荷は吊上げられ，フックは図１に示されるようにバランスを持った搬送位置をとることになる」（同７１行目～８１行目）との記載がある。これらの記載によれば，甲５発明のフックは，吊荷を吊り上げた状態にあるフックを降下させて，吊荷を接地させて荷重をなくした後，更にクレーンを降下させると，ハンガーの傾斜に伴ってラッチ７が突起１０を超えて下方に降下し（図３の状態），ここでクレーンを上昇させるとラッチ７が突起と係合し，フック５が傾斜したままの状態（図４の状態）で上昇することにより，フック５が荷から離脱するものであると認められる。そして，甲５発明においては，「吊荷の荷重をなくした後」にフック５を荷から離脱させるものとされていることや，オペレータがトリップコード１４を引けば，ラッチ７と突起１０との係合が簡単に外れるとされていることからも明らかなとおり，ラッチ７と突起１０との係合は弱いものであり，フック５が吊荷から離脱する際，フック５及び上記係合部に対し，吊荷の荷重はほとんど掛からないことが前提とされているものと認めるのが相当である。これに対し，本件発明１における上記「フック装置（Ｆ）の重量物からの抜去を助力するための」との構成は，上記(2)のとおり，本件明細書（甲２）の図８に示すように，「フック支持体（１）の側部（１５）とフック（３）の背部（３３）を当接させるとともに，フック支持体（１）に配設された抜去用ロック本体（６１）と，フック（３）に配設された係止部（６２）を係合係止させ，次いで，クレーンによりワイヤーを介してフック装置（Ｆ）を吊上げると，フック装置（Ｆ）は図示の方向に反転回動する」との構成により，「作業者に負担を強いることなしに，鉄板の吊上げに利用したクレーンの動力により，フック装置（Ｆ）を敷設された鉄板（Ｉ）から極めて容易に脱着させることができるようにする」との作用効果を生じさせるものである。そして，上記図８からも明らかなとおり，本件発明１におけるフック（３）の抜去は，鉄板による荷重を受けたままの状態で行われるから，フック（３）及び抜去用ロック本体（６１）と係止部（６２）との係合部は，鉄板による荷重を強く受けた状態で，その荷重に抗して抜去されることを前提とするものであることは明らかである。
そうすると，荷重のほとんど掛からない状態でのフックの離脱に関する甲５発明と，荷重を強く受けた状態で，その荷重に抗してフックを抜去する，本件発明１における上記「フック装置（Ｆ）の重量物からの抜去を助力するための」との構成とは，技術的意義が大きく異なり，甲５発明においては，強い荷重に抗してフック先端を除去するという目的も，そのようにする必要性も認められないから，原告の主張するとおり，本件特許出願当時，甲５発明が周知であったとしても，当業者が，甲５発明から，本件発明１における上記「フック装置（Ｆ）の重量物からの抜去を助力するための」との構成を容易に想到するものとは認め難いというべきである。


主　　　　　　　　文
本件控訴を棄却する。
当審における未決勾留日数中６０日を原判決の刑に算入する。
理　　　　　　　　由
本件控訴の趣意は，弁護人池上忍作成の控訴趣意書に記載されているとおりであるから，これを引用するが，論旨は，要するに，被告人を懲役８年に処した原判決の量刑は不当に重い，というのである（なお，弁護人は，控訴趣意書の記載は，心神喪失若しくは心神耗弱を主張しているものではないと釈明した。）。そこで，検討すると，本件は，被告人が，平成１３年６月１０日，山口県下松市所在のスーパーマーケットにおいて，商品搬入口に置かれた段ボール箱に点火して放火し，これを店舗に燃え移らせて焼損しようとしたが，通報により消火活動が行われたため，店舗出入口シャッター等の一部を焼損したにとどまった非現住建造物等放火未遂（原判示第１），同年８月１０日，同市所在の店舗兼居宅において，軒下に設置された自動販売機４台に掛けてあった布製シーツに点火して放火し，これを建物に燃え移らせて焼損しようとしたが，通報により消火活動が行われたため，自動販売機４台及び建物の雨樋等の一部を焼損したにとどまった現住建造物等放火未遂（原判示第２），同月１２日，同県徳山市所在の公団住宅において，軽四輪貨
物自動車の荷台に積
載されていた布団に点火し，その荷台に積載されていた灯油ローリーに燃え移らせてそのホース等を焼損させた器物損壊（原判示第３），同日，同市所在の店舗兼居宅において，軒下に吊してあった簾に点火して放火し，その建物に燃え移らせて全焼させた現住建造物等放火（原判示第４）の事案である。犯行動機は，交際していた女性との関係等について悩み，憂さを晴らそうとした全く身勝手なものであり，酌量すべき点はない。被告人は，住宅等が立ち並ぶ地域において，いずれも深夜ないし未明の時間帯に犯行に及び，周辺地域に多大な危険を及ぼしたものであり，前記第２及び第４の各居宅に就寝していた老夫婦の受けた衝撃はもとより，付近住民に与えた恐怖と不安にも相当なものがあったと認められ，財産的被害を含めて，生じた結果は重大である。被害者らは，厳重処罰を望んでいる。被告人には，平成７年１２月，憂さ晴らしのために犯した３件の建造物等以外放火の罪により懲役２年６月に処せられた前科があるところ，平成９年７月に仮出獄後，約４年で同種の犯行を繰り返すに至っており，規範意識や更生の意欲が
十分でなかったといわ
ざるを得ず，再犯の可能性も否定できない。したがって，本件の犯情はよくなく，被告人の刑事責任は重いというべきである。
そうすると，被告人は，捜査段階から事実を素直に認め，余罪についても供述し，反省の言葉を述べるとともに更生への意欲を示していること，第２の被害者に対して１０万円，第４の被害者に対して９０万円を各支払い，一部被害弁償していること，母や伯父が監督を申し出ている上，父親が当審公判廷に情状証人として出廷したことなどの諸事情を十分考慮してみても，原判決の量刑が不当に重いとはいえない。
なお，弁護人は，被告人には，本件各犯行当時，精神疾患に罹患していた疑いがあり，自己の行動を制御する能力が十分ではなかったから，非難可能性は小さく，この点からも原判決の量刑は不当に重いと主張する。しかしながら，犯行の動機は，短絡的ではあるものの了解可能であるし，犯行態様に特に異常な点は見当たらないこと，犯行前後の行動を見ても，犯行現場から離れた場所に自動車を駐車したり，迂回して逃走するなど，犯行の発覚を防ぐための合理的な行動をとっていること，本件各犯行の日時，場所，態様等について，ほぼ正確に記憶していることなどに加え，被告人には，これまで精神科や神経科への通院歴がなく，精神疾患の具体的な症状も見られなかったことを併せ考慮すると，量刑判断に当たり，本件各犯行
当時における被告人の
行動制御能力が，被告人のために有利に斟酌すべき事情として評価し得るほど劣っていたとは認められない。したがって，弁護人の前記主張は理由がない。論旨は理由がない。
（なお，原判決の（法令の適用）中の「最も重い」とある部分（５頁１１行目）は，「刑及び犯情の最も重い」と記載するのが相当である。）よって，刑訴法３９６条により本件控訴を棄却し，刑法２１条を適用して当審における未決勾留日数中６０日を原判決の刑に算入し，当審における訴訟費用については，刑訴法１８１条１項ただし書を適用して被告人に負担させないこととして，主文のとおり判決する。
平成１４年７月２３日
広島高等裁判所第一部
裁判長裁判官　　　　久　　　保　　　眞　　　人
裁判官　　　　菊　　　地　　　健　　　治
裁判官　　　　島　　　田　　　　　　　一


平成八年(ワ)第六七〇〇号商標使用差止等請求事件（甲事件）平成九年(ワ)第八九一二号損害賠償請求事件（乙事件）
判　　　　決
甲事件原告（乙事件被告）　　　　　　株式会社ケンアンドロン
右代表者代表取締役　　　　　　　　【Ａ】
右訴訟代理人弁護士　　　　柴　　　山　　　誉　　　之甲事件被告（乙事件原告）　　　　　アルプス・カワムラ株式会社
右代表者代表取締役　　　　　　　　【Ｂ】
右訴訟代理人弁護士　　　　　　　　近　　　藤　　　　　　　博同　　　　　　　　　　　　　　　　近　　　藤　　　　　　　誠同　　　　　　　　　　　　　　　　小　　　又　　　紀　久　雄
右補佐人弁理士　　　　　　　　　　　【Ｃ】
乙事件被告　　　　　　　　　　　　　【Ａ】
右訴訟代理人弁護士　　　　　　　　　柴　　　山　　　誉　　　之
主　　　　文
一　乙事件被告（甲事件原告）株式会社ケンアンドロン及び乙事件被告【Ａ】は、乙事件原告（甲事件被告）アルプス・カワムラ株式会社に対し、連帯して、金一九三五万三一九八円及びこれに対する平成九年五月二二日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
二　甲事件原告（乙事件被告）株式会社ケンアンドロンの請求及び乙事件原告（甲事件被告）アルプス・カワムラ株式会社のその余の請求をいずれも棄却する。
三　訴訟費用は、甲事件について生じたものは全部甲事件原告（乙事件被告）株式会社ケンアンドロンの負担とし、乙事件について生じたものは、これを五分し、その一を甲事件原告（乙事件被告）株式会社ケンアンドロン及び乙事件被告【Ａ】の連帯負担とし、その余を甲事件被告（乙事件原告）アルプス・カワムラ株式会社の負担とする。
四　この判決の第一項は仮に執行することができる。
事実及び理由
第一　請求
一　甲事件
１　甲事件被告（乙事件原告）アルプス・カワムラ株式会社（以下「被告アルプス・カワムラ」という。）は、その販売する帽子、ハンカチ、スカーフ、マフラー、ネクタイに別紙第一目録(1)ないし(3)記載の各標章及び別紙第三目録記載の標章を使用してはならない。
２　被告アルプス・カワムラは、甲事件原告（乙事件被告）株式会社ケンアンドロン（以下「原告」という。）に対し、金二〇一八万三二一六円及び内金一三〇〇万円については平成八年七月五日から、内金七一八万三二一六円については平成九年四月一日から、それぞれ支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
二　乙事件
原告及び乙事件被告【Ａ】（以下「被告【Ａ】」という。）は、連帯して、被告アルプス・カワムラに対し、金一億一一九三万七九八八円及びこれに対する平成九年五月二二日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
第二　事案の概要等
一　事案の概要
本件は、原告が、被告アルプス・カワムラに対し、被告アルプス・カワムラの債務不履行を理由として同被告との間の商標使用許諾契約を解除したとして、右解除時までの商標使用料の支払と、不正競争防止法に基づいて標章の使用差止め、右解除後の商標使用料相当額の損害賠償等を求める事案（甲事件）、及び、被告アルプス・カワムラが、原告及び原告代表者である被告【Ａ】に対し、原告は原告と被告アルプス・カワムラとの間の商標使用許諾契約の基礎となっていた商標権の専用使用権を他社に譲渡し、また、商標権者であった被告【Ａ】が当該商標権を同じく他社に譲渡したことにより、商標使用許諾契約が履行不能となったため、右契約を解除したとして、原告に対し債務不履行に基づく損害賠償を、被告【Ａ】に対し不法行為に基づく損害賠償を請求している事案（乙事件）である。
二　当事者間に争いのない事実
１　本件における商標権及びその専用使用権
(一)　【Ｄ】は、別紙第一目録(1)記載の標章（以下、別紙第一目録(1)ないし(3)記載の各標章をそれぞれ「(1)号標章」、「(2)号標章」、「(3)号標章」といい、これらを合わせて「ボスクラブ標章」ということがある。）につき別紙商標権目録記載の商標権（以下「本件商標権」といい、その登録商標を「本件商標」という。）を有していた。別紙第二目録記載の標章（以下「ＢＯＳＳ商標」という。）につき商標権を有するドイツ法人であるフーゴ　ボス　アクティエンゲゼルシャフト（以下「フーゴ・ボス社」という。）は、本件商標権の登録に対して登録異議の申し立てをしたが、昭和六三年七月一八日に、理由がない旨の決定がされた。(二)　原告は、平成六年四月六日、【Ｄ】との間で、本件商標権について、次のとおりの内容の専用使用権設定契約（以下「本件専用使用契約」といい、その使用権を「本件専用使用権」という。）を締結し、同年八月八日に設定登録を受けた。
地　域　　日本全域
期　間　　商標権存続期間中（平成一一年一月二三日まで）商　品　　被服（但し紳士用のスーツ、コート、ジャケットを除く）、
布製身回品、寝具類


使用権　　第三者に通常使用権を許諾することができる。(三)　原告は、平成六年五月ころ、自己が(2)号標章の専用使用権者である旨の広告を新聞に掲載したところ、同年五月三〇日、フーゴ・ボス社は、(1)号標章の外観で商標登録されているにもかかわらず、「BOSS　CLUB」と間を空けて使用するのは登録商標の不正使用であるとして、本件商標権の取消審判を請求した。２　被告アルプス・カワムラに対する本件商標権の使用許諾契約(一)　原告、有限会社ホリサン・インコーポレーション（以下「ホリサン」という。）及び被告アルプス・カワムラは、平成七年三月七日、原告を本件商標の専用使用権者、ホリサンを使用許諾管理権者として、次の内容の使用許諾契約（以下「本件使用許諾契約」といい、これにより被告アルプス・カワムラが有するに至った権利を「本件通常使用権」という。）を締結した。
期　　間　　契約日から平成一〇年一〇月末日まで
許諾商品　　帽子、ハンカチ、スカーフ、マフラー、ネクタイ
使用料　　頭金四〇〇万円
継続使用料　許諾商品の小売希望価格の四パーセント
(二)　本件使用許諾契約には、別紙契約条項目録記載のとおりの約定がある。
３　本件使用許諾契約後の経緯
(一)　平成七年四月二五日、ホリサンの主催により第一回ライセンシーミーティングが開催され、被告アルプス・カワムラを含む本件商標の使用許諾先（以下「ライセンシー」といい、原告、ホリサンと各ライセンシーとの間の使用許諾契約を「旧三者間契約」という。）数社が参加した。右ライセンシーミーティングでは、「BOSS」と「CLUB」の間を半文字分空けた(2)号標章を各ライセンシーが統一して使用することが決定された。
(二)　同年七月ころ、被告アルプス・カワムラは、株式会社西友（以下「西友」という。）との間で本件商標を付したネクタイについての商談をまとめ、(2)号標章を使用した下げ札、織ネームを付したネクタイを二五六一本製造し、同年八月下旬ころから同年九月中旬ころまでに、合計七六六本を西友に納品し、西友は同社店舗で右ネクタイを販売した。
この販売行為に対し、同年九月一三日ころ、被告アルプス・カワムラ及び西友に対し、フーゴ・ボス社が全額を出資し、同社の商標権について専用使用権を有する日本法人であるヒューゴボス株式会社（以下「ヒューゴ・ボス社」という。）から、西友が販売する右ネクタイに付された標章は、フーゴ・ボス社が有するＢＯＳＳ商標の商標権を侵害する旨の警告文書が送付された。このため、被告アルプス・カワムラは、同日ころ、西友から右商品の取引停止の通知を受け、納品済みのネクタイ七六六本のうち、未売却分四八六本の返品を受けた。(三)　原告は、同月一三日付で、フーゴ・ボス社及びヒューゴ・ボス社を相手方として、商標権に基づく差止請求権不存在確認並びに損害賠償請求訴訟を大阪地方裁判所に提起した。
(四)　被告アルプス・カワムラは、同月二〇日に、ヒューゴ・ボス社からの右警告文書に対し、(2)号標章はヒューゴ・ボス社の商標権を侵害するものではない旨の回答をした。なお、被告アルプス・カワムラは、右回答書の原文を前日にホリサンに送付した。
(五)　同月二二日、第二回ライセンシーミーティングが開催された。この会議には、原告代表者である被告【Ａ】及びホリサン代表者が出席し、本件商標権の各ライセンシーは、今後、「BOSS」と「CLUB」の間を空けない(3)号標章を使用することが決定された。
(六)　原告は、同年一〇月一一日、新聞記者会見を開いて、「BOSSCLUB」及び「BOSS　CLUB」標章の正当性を宣伝し、また、同月一九日、日本繊維新聞に同旨の広告を掲載した。
(七)　被告アルプス・カワムラは、同年一一月から一二月にかけて、西友から返品されたネクタイ合計二二八一本を、株式会社ダイクマ、株式会社キンカ堂、株式会社扇屋に対して値下げをして販売した。
４　契約解除に至る経緯
(一)　原告及びホリサンは、平成八年三月一五日付書面により、本件商標権の全ライセンシーに対し、本件商標の同年三月末日現在の商標使用報告書及び同年四月から同年一二月末までの商標使用計画書の提出を求め、併せて、織ネーム、下げ札、代表的製品の提出を求めた。
被告アルプス・カワムラは、同年四月一二日、右使用報告書及び使用計画書を提出した。
(二)　原告は、被告アルプス・カワムラに対し、同月二二日付で、「通告書」と題する書面（以下「本件通告書」という。）を送付し、同書面は同月二四日に被告アルプス・カワムラに到達した。
５　原告とフーゴ・ボス社の和解の成立
(一)　原告は、フーゴ・ボス社代理人と本件商標権に対する紛争についての協議を行い、平成八年五月二八日、両者及び被告【Ａ】との間で和解契約（以下「本件和解契約」という。）が成立した。
(二)　和解契約の内容は、概要次のとおりである。
(1)　原告は、本件商標権の専用使用権及びその有する七つの商標登録出願により生じた権利を一〇〇〇万円でフーゴ・ボス社に譲渡する。(2)　被告【Ａ】は、本件商標権及びその有する四三の商標登録出願により生じた権利を二〇〇〇万円でフーゴ・ボス社に譲渡する。(3)　フーゴ・ボス社は、原告が本件商標権の使用許諾をしたライセンシー一五社が(1)号標章、(3)号標章を最長平成一〇年一二月末日まで使用することを認め、さらにその期間経過後六〇日間を追加使用期間として認める。ただし、(2)号標章について差止請求権を行使することを妨げない。
(三)　原告は、平成八年五月二八日、本件専用使用権をフーゴ・ボス社に譲渡した（移転登録日同年七月二二日）。
(四)　右和解契約に先立つ同年三月五日に【Ｄ】から本件商標権を譲り受けていた被告【Ａ】は（移転登録日同年六月一〇日）、同年六月一一日、本件商標権をフーゴ・ボス社に譲渡した（移転登録日同年九月二四日）。(五)　右により、本件商標権及び本件専用使用権はいずれもフーゴ・ボス社に帰属することになり、同年九月二四日、本件専用使用権は混同により消滅した。
６　その後の被告アルプス・カワムラの販売行為等


(一)　被告アルプス・カワムラは、(3)号標章を付したネクタイ、ハンカチ、帽子、マフラー等を平成八年二月ころから同年一二月ころにかけて、ジャスコ、イトーヨーカ堂等の大手量販店において継続販売した。
(二)　被告アルプス・カワムラは、原告に対し、平成九年一月一四日付書面で、本件商標権の専用使用権が混同により消滅し、履行不能となったことを理由として、本件使用許諾契約を解除する旨、通知し、右通知は同月一六日、原告に到達した。
三　争点
１　甲事件
(一)　本件使用許諾契約の解除の有効性
(1)　被告アルプス・カワムラに本件使用許諾契約について債務不履行があるか。原告及びホリサンの被告アルプス・カワムラに対する指示の内容及び被告アルプス・カワムラの義務履行の有無。
(2)　原告の本件通告書は、被告アルプス・カワムラに対する本件使用許諾契約解除の意思表示として有効か。
(二)　原告の不正競争防止法に基づく請求の成否
(1)　原告は、本件商標権の専用使用権を譲渡した場合においても、本件商標について不正競争防止法に基づく差止請求権を行使することができるか。(2)　本件商標は原告又は原告グループの出所を表示するものとして周知性を有するか。
(三)　被告アルプス・カワムラが損害賠償責任を負うとした場合、その額
２　乙事件
(一)　原告は、本件使用許諾契約による被告アルプス・カワムラの本件通常使用権について、本件商標の使用、収益を履行不能としたとして債務不履行責任を負うか。
また、被告【Ａ】は、原告の右債務不履行に加担して、被告アルプス・カワムラの本件使用許諾契約に基づく通常使用権を故意又は過失により消滅させたものとして不法行為責任を負うか。
(二)　原告及び被告【Ａ】が損害賠償責任を負うとした場合、その額
四　争点に関する当事者の主張
１　甲事件争点(一)(1)（被告アルプス・カワムラの債務不履行の有無）について
【原告の主張】
(一)　原告らのライセンシーに対する(2)号標章使用禁止の指示の経緯(1)　平成六年四月から五月ころにかけて、原告が本件商標権の専用使用権者である旨の新聞広告を掲載したところ、フーゴ・ボス社は、同年五月三〇日に自己のＢＯＳＳ商標と混同惹起を生ぜしめるという理由で、特許庁に対し、本件商標権の取消審判請求をするとともに、この旨を繊研新聞、日本経済新聞で発表した。また、原告の本件商標広告行為について、原告の各商標許諾はフーゴ・ボス社の登録商標権を侵害する可能性があるなどとして、当時からのライセンシーであった北原株式会社、鐘忠株式会社に警告書を発した。原告は、フーゴ・ボス社の請求の原因が、「BOSS」と「CLUB」との間が半文字分空いていることにあったことから、無用の紛争を避けるため、当時のライセンシー二社に対し、(2)号標章の使用を厳禁するとともに、(1)号標章及び(3)号標章の使用を遵守するように指示した。(2)　被告【Ａ】は、平成七年四月二五日に開催された第一回ライセンシーミーティングには参加しなかったが、同日、右ライセンシー会議後に、ホリサン及び鐘忠株式会社から(2)号標章の資料を提示され、直ちに、ライセンシーに対してその使用を厳禁するように指示をした。
(3)　その後、ヒューゴ・ボス社より、同年七月二一日付で、ライセンシーであるトミヤアパレル株式会社（以下「トミヤアパレル」という。）に対し、ボスクラブの標章が商標権侵害に当たる旨の警告がされた。そこで、同月二六日ころ、原告代理人及びトミヤアパレル代理人間で、フーゴ・ボス社との紛争の経緯、申入れに対する回答内容、今後の対応等を十分協議の上、トミヤアパレルが販売する商品には、(3)号標章を使用することを確認した。
なお、同月末日ころ、原告は、フーゴ・ボス社及びヒューゴ・ボス社に対して訴訟提起をすること、(2)号標章の使用禁止及び(1)号標章、(3)号標章の使用の徹底を図るため、第二回ライセンシーミーティングを大阪で開催することを決めたが、その開催日時については、ホリサンに一任した。(4)　原告は、同年八月五日までに、株式会社オズマ（以下「オズマ」という。）、トミヤアパレル等の本件商標権のライセンシーに、(2)号標章の使用厳禁と、(3)号標章の使用徹底を指示し、また、ホリサンは、同月七日に(3)号標章の資料を作成し、被告アルプス・カワムラを含めた全ライセンシーに、面接又は電話で(2)号標章の使用厳禁と、(3)号標章の使用を徹底した。
(二)　被告アルプス・カワムラの債務不履行
(1)　事前承認義務違反
被告アルプス・カワムラは、許諾商品、下げ札、織ネーム等の現物見本及び商品・下げ札等の生産承認依頼書をホリサンに提出せずに、平成七年八月初めころに(2)号標章を付したネクタイ二五六一本を製造し、また、これらの完成品四部をホリサンに提出せずに、同月一〇日ころ、西友に七六六本を販売した。なお、被告アルプス・カワムラが右ネクタイに付した下げ札、織ネームの写しをホリサンにファックスで送信したのは、ヒューゴ・ボス社の非難、攻撃が開始された後である同年九月一二日であり、現物が送付されたのは同月一三日ころである。
これらの行為は、本件使用許諾契約四条一項、五条四項、五項、六条四項(1)、(2)に違反する。
(2)　紛争発生後の無断販売
被告アルプス・カワムラは、同月二二日に開催された第二回ライセンシーミーティング以降、(2)号標章を使用しないと約し、その旨を同年一〇月一一日に開催した共同記者会見で発表し、かつ、これを同月一三日付繊研新聞で公表したにもかかわらず、これに反して、同日以降も原告に無断で、西友から返品されたものを含めた(2)号標章を付したネクタイ二二八一本を、本件商標のイメージを毀損せしめる低価格で他の小売店に販売した。
被告アルプス・カワムラの右行為は、原告指示に反する契約違反である。
(3)　ヒューゴ・ボス社に対する無断回答


被告アルプス・カワムラは、ヒューゴ・ボス社から同月一三日付内容証明郵便で警告を受け、また、取引先である西友も同月一四日に警告を受けていることを原告及びホリサンに相談、報告せず、その指示を仰ぐことなしに、同月二〇日、一方的な内容の回答書をヒューゴ・ボス社に送付した。なお、被告アルプス・カワムラは、同月一九日にヒューゴ・ボス社の警告書及び被告アルプス・カワムラの回答書原文をホリサンに送付し、翌二〇日、これを受け取ったホリサンは、直ちにこれを原告にファックスで送信しているが、被告アルプス・カワムラがヒューゴ・ボス社に実際に発送した回答書及び要求書がホリサンの手元に入ったのは同月二〇日以降である。
これらの行為は、本件使用許諾契約一〇条一項に違反する。
(4)　報告義務違反
原告及びホリサンは、平成八年三月一五日、本件商標権の全ライセンシーに対し、原告指示の(1)号標章、(3)号標章の使用及びその使用状況等の確認のために、平成八年三月末日までの使用報告書及び同年四月以降一二月末日までの使用計画書、「BOSSCLUB」標章を付した商品、下げ札、織ネームの提出を求めた。その結果、被告アルプス・カワムラから、同年四月一二日に右各書面の提出はあったものの、商品、下げ札、織ネームの提出がなかったばかりか、この後に原告が同月二二日付内容証明郵便でした本件通告書による催告に対しても、同年五月二日付内容証明郵便でこの提出を拒否し、以後も全くこれらを提出せずに本件使用許諾契約を有効と称して(2)号標章を付した商品を強行販売している。なお、原告は同年四月二二日付でホリサンとの間の本件商標の使用許諾管理契約を解除し、その旨を同月二四日に被告アルプス・カワムラに通知しているから、この後は現物提出は原告に直接すべきであって、同月二六日にホリサンに現物製品及び下げ札、織ネームを送付したとしても、原告に対する報告義務を尽くしたことにはならない。しかも、被告アルプス・カワムラから提出された使用報告書に記載された製造及び販売数量は、現実の製造及び販売数量より大幅に少なく、右使用報告書は原告と被告アルプス・カワムラとの信頼関係を破壊する間違った計画について報告されたものであった。また、被告アルプス・カワムラは、平成七年七月ころから、平成八年一月末日までに使用した本件商標の継続使用料の金額明細及びその算出根拠を示した書面を、約定支払期日である平成八年三月二〇日までに提出しなかった。
【被告アルプス・カワムラの主張】
(一)　原告らのライセンシーに対する(2)号標章使用禁止の指示の経緯について被告アルプス・カワムラは、本件使用許諾契約締結後、初めて参加した第一回ライセンシーミーティングにおいて、ホリサンから、各ライセンシーは統一して「BOSS」と「CLUB」との間を半文字分空けた(2)号標章を使用する旨の指示を受け、その後、ホリサンからはもとより、原告からも(2)号標章使用の右指示とは異なる内容の指示は一切受けていなかった。そのため、被告アルプス・カワムラは、右指示に従って、(2)号標章を付した商品を西友に販売したところ、ヒューゴ・ボス社から警告され、西友から取引中止及び納入品の返品措置がされるに至った。右の問題が発生した後、平成七年九月二二日に開催された第二回ライセンシーミーティングにおいて、ホリサン及び原告から、初めて(2)号標章使用中止の指示を受けた。なお、仮に原告が、第一回ライセンシーミーティング以前から(2)号標章の使用厳禁と(3)号標章の使用徹底を図る考えでライセンシーに接してきたとすれば、ホリサンは原告の意向に反して(2)号標章の使用を指示したことになる。被告アルプス・カワムラが(2)号標章を付したネクタイを製造・販売したのは、右指示に従ったものであり、これは原告自らが本件商標の使用許諾及びその使用管理を委託したホリサンに本件商標の使用形態を任せ切りにし、ホリサンに対する指示や監督が不十分で、意思の統一ができていなかったからにすぎず、自ら招来した結果というべきである。
(二)　被告アルプス・カワムラの債務不履行の主張について
(1)　事前承認義務違反
被告アルプス・カワムラは、西友との間の商談がまとまった後の平成七年六月下旬から七月上旬にかけて、直ちにホリサンに電話で販売数量、販売価格、柄構成、販売時期等を報告するとともに、契約上の義務であった生産承認依頼書提出の点も含めて指示を仰いだ。ホリサンからは、「特に書類はいらない。下げ札、織ネームは被告アルプス・カワムラで作成、管理し、ただ、商品見本を送付するように」との指示があった。そこで、被告アルプス・カワムラは右商品見本のほか、念のため下げ札、織ネームの見本を添付して同年七月一〇日に事前に送付した。右送付後、ホリサンに確認の電話を入れたところ、ホリサンは「この見本で結構です。」といい、「あとは、製品の現物が完成した後でよいから何本か送って欲しいが、そのほかは特に提出するものはない。」ということであったため、同年九月一三日に商品の現物をホリサンに送付した。その後、ヒューゴ・ボス社から警告書が送付されたのである。
このように、被告アルプス・カワムラは、西友にネクタイを販売するに当たって十分にホリサンと連絡を取りながら事を進めており、契約に定められた諸提出義務はすべてホリサンの指示どおり果たしている。
(2)　紛争発生後の無断販売
原告が、(2)号標章を付したネクタイを西友に販売したのは、第一回ライセンシーミーティングにおけるホリサンの(2)号標章の指示に基づくものである。右指示が仮に原告の本意によるものでなかったとしても、本件使用許諾契約一〇条二項によって、又は、ホリサンは原告の本件商標の使用、管理の履行代理者ないし補助者であったことから、(2)号標章の使用について発生した第三者とのトラブルは、信義則上原告の責めに帰すべきものとして、その解決責任は原告にあるというべきである。殊に、(2)号標章の使用を中止して(3)号標章のみ使用する場合は、(2)号標章を使用した在庫品の処理について、原告やホリサンがしかるべき値段で買い取るとか、損害賠償をして在庫品の販売を禁止する等の確たる方針がとられなければならないところである。


しかるに、被告アルプス・カワムラが西友から返品を示唆された(2)号標章を付したネクタイやその在庫品の処分について、ホリサンに相談を持ちかけても何の回答も指示もなく、第二回ライセンシーミーティングにおいても原告代表者である被告【Ａ】及びホリサンから、本来(2)号標章は売っても差し支えないものであるが、紛らわしいので、今後製造、販売する商品は(3)号標章を使用したものとしたいとの提案がされてその旨決定されたものの、被告アルプス・カワムラが出した(2)号標章を付した在庫品の処理についてのクレームに対しても、「今まで売っているので問題ないと思う。」というのみで、ホリサンの提案により、さらに個別的に原告やホリサンと話し合うこととなったのである。ところが、その後、被告アルプス・カワムラが、電話や共同記者会見の時などに話合いを持ちかけたにもかかわらず、原告やホリサンからは何の指示や回答もないまま一か月以上放置された。結局、被告アルプス・カワムラとしては、原告に在庫の買収や損害賠償を期待することは無理であり、第二回ライセンシーミーティングの時に売っても問題はないという原告代表者の言葉から、原告の意思は売却しても差し支えないということにあると考え、右の在庫品を売却したものである。したがって、右在庫品の売却処分は、原告の承諾によるものであり、仮にそうでないとしても、原告の意思に沿う推定的承諾があったものと考えられるから、違法性がないというべきである。
(3)　ヒューゴ・ボス社に対する無断回答
被告アルプス・カワムラは、(2)号標章を付したネクタイの西友への販売行為について、ヒューゴ・ボス社から警告を受けたので、平成七年九月一九日にホリサンと事前に相談し、ヒューゴ・ボス社に対する回答書の文案を送付して、ホリサンの同意を得た上、同月二〇日に回答書をヒューゴ・ボス社に送付した。なお、本件使用許諾契約書一〇条一項は、例えば訴訟を提起するような重要な事項についての規定であって、単なる抗議の回答書の提出のごときものは含まれない。また、例えば右回答書送付直後の同年一〇月一一日の共同記者会見において、ホリサンは(2)号標章の正当性を主張し、同月一九日付日本繊維新聞に右標章について正当な先使用権を主張する内容の広告を原告、ホリサンの連名で掲載するなど、原告及びホリサンは右標章使用の正当性を内外に宣伝していたのであるから、その主張に沿う内容の被告アルプス・カワムラの右回答書が契約解除に相当する違反行為であるとはいえない。
さらに、被告アルプス・カワムラは、ヒューゴ・ボス社から警告を受けた事実を警告書受領直後の同年九月一五日ころにホリサンに知らせ、了承を得た上で上記回答書をヒューゴ・ボス社に送付したまでのことである。なお、被告アルプス・カワムラは、ホリサンに知らせれば、ホリサンとしては原告との管理委託契約上当然に原告に知らせると考えていた。被告アルプス・カワムラが右警告を受けたそもそもの原因がホリサン及び原告側にあることを考えれば、仮に原告との間に直接の協議がなかったからといって、単なる回答書の送付が解除原因となるほどの違法性のある契約違反であると解すべきではない。
(4)　報告義務違反
ア　被告アルプス・カワムラは、ホリサンの指示に従い、契約上の報告先であるホリサンに対し報告義務を履行していた。平成七年一二月五日、ホリサンから平成八年度の春夏物の取引決定状況を知らせてほしいとの要請及びその記入用紙が送付されたため、被告アルプス・カワムラは、取引先、品目、予定数量等の必要事項を記入した上でホリサンに送付した。そして、その数日後にホリサンに現物見本の送付の要否を確認したところ、「現物ができあがったらそのうち何本かを送付してもらえればよい。」との回答であり、被告アルプス・カワムラは平成八年二月一日、取引が決定した代表商品の見本、全商品の見本リスト、下げ札、織ネーム等を四部ずつ送付して、ホリサンからもお礼の電話をもらって了承を得た。また、同年三月一五日に今度はホリサンから右使用報告書及び右使用計画書並びにこれに添付すべき商品、下げ札、織ネーム等の提出要請があったので、被告アルプス・カワムラは同年四月一二日に右各書面に所定事項を記入してホリサンに送付した。この際にも、ホリサンに対し、商品、下げ札、織ネーム等の添付の要否を確認したところ、ホリサンの回答は、「平成八年二月に提出したものと同じならば必要がない。新しい商品が出来上がったら改めて何本か送って欲しい。」というものであったので、右回答に従い、使用報告書及び計画書のみをホリサンに提出し、既に提出済みの商品、下げ札、織ネームは特に再度提出しなかった。その後、新しい商品が出来上がったので、被告アルプス・カワムラは、ホリサンの回答における意向に従い、同年四月二六日にホリサンに対し、下げ札、織ネーム付きの新しい商品を四部ずつ送付した。
なお、原告は、本件通告書が右の商品、下げ札、織ネームの提出要請についての催告であったかのような主張をしているが、本件通告書にはそのような具体的な記載がないばかりか、商品、下げ札、織ネーム等を提出しなかったのはホリサンの了解に基づくものであり、その後でき上がった新しい商品については、本件使用許諾契約上の提出先であるホリサンに商品等を送付しているのであるから、被告アルプス・カワムラには報告義務や提出義務の違反は一切ない。また、原告が三者契約である本件使用許諾契約からホリサンを離脱させるとか、ホリサンが契約から離脱するといっても、そのような意思表示は被告アルプス・カワムラの承諾がない限り何ら効力を有するものではなく、原告は、三者契約からホリサンを離脱させると一方的な表明を行っただけで、その後の三者契約の処理については被告アルプス・カワムラからの問い合わせにも何らの回答もせずに放置したため、専ら原告の責任によって資料の提出先が不明のまま放置されたものである。原告は、被告アルプス・カワムラが平成八年五月二日付内容証明郵便で商品等の提出を拒絶し、以後全くこれらを提出しなかった旨主張しているが、被告アルプス・カワムラは、右内容証明郵便において、それまで契約上の諸提出義務をすべて果たしているにもかかわらず、改めて提出を求めるのであれば、その根拠を示して欲しいと要請したのであって、拒否したものではない。イ　被告アルプス・カワムラが実際に販売した数量が、平成八年四月一二日付報告書記載の数量より多かったのは、予想以上に売れ行きがよく、追加製造を行ったものが多かったからにすぎない。このようなことは、本件のようなファッション性の高い商品については珍しくない一般的な傾向であり、被告アルプス・カワムラが故意又は過失により虚偽の実績報告をしたというなら格別、予想以上の売り上げがあったというだけで、信頼関係の破壊があったということはできない。ウ　契約上、継続使用料の支払は頭金をもって充当できる特約があり、一方、平成八年一月末日現在の使用実績にかかる継続使用料は、支払済みの頭金四〇〇万円にはるかに及ばない金額である二一万七〇三六円であった。したがって、同年三月二〇日の時点では、継続使用料の支払義務は発生しておらず、契約上、継続使用料の支払に先立って行うこととなっている金額明細等の書面をホリサンに提出する必要はなかったものである。２　甲事件争点(一)(2)（解除の有効性）について
【原告の主張】


被告アルプス・カワムラの右一連の行為は、本件使用許諾契約四条、五条、六条、一〇条に違反するものであり、原告は被告アルプス・カワムラの右契約違反により、平成八年四月二四日、被告アルプス・カワムラとの間の本件使用許諾契約を解除する旨の意思表示をした。これに対し、被告アルプス・カワムラは、原告がその後数度にわたり違反行為の是正を求めたにもかかわらず、相当期間が経過した後も、前記契約違反行為を是正しようとせず、その後も(2)号標章、(3)号標章を付したネクタイ、帽子を原告の事前承認手続を経ることなしに製造、販売した。また、被告アルプス・カワムラは、その後も原告とフーゴ・ボス社との和解に反対し、本件商標権を被告アルプス・カワムラが譲り受ける旨の提案をしたり、フーゴ・ボス社に対して不当な内容の文書を送付するなどした。これらの行為は、原告との間の信頼関係を失わせる著しい背信行為として、契約の解除原因となるものであるから、原告の解除は有効である。
【被告アルプス・カワムラの主張】
(一)　前記のとおり、被告アルプス・カワムラには債務不履行はないから、原告の解除の主張は理由がない。
(二)　また、本件通告書は、一般的かつ抽象的な契約書記載の義務の羅列したものであって、被告アルプス・カワムラの義務違反の内容を右通告書の記載から理解することができず、義務の履行催告としての意味を持たない。(三)　さらに、被告アルプス・カワムラは、原告に対し、平成八年一〇月一八日付書面で被告アルプス・カワムラが原告に支払うべき使用料支払義務があっても、原告の責めに帰すべき事由により被告アルプス・カワムラが被った損害と対当額で相殺する旨の意思表示をしているから、被告アルプス・カワムラに生じた損害賠償金で相殺され、被告アルプス・カワムラに使用料支払義務はない。(四)　本件使用許諾契約一二条によれば、原告が被告アルプス・カワムラに対して契約を解除できるのは、同条二項の場合を除いて、あらかじめ被告アルプス・カワムラに対して契約違反の事実を通告し、被告アルプス・カワムラがこの通告を受けてから三〇日以内に是正しないときに限られる。しかし、原告が契約違反として主張している事実中、平成七年度に生じたものはすべて同年度中に行為が完了しており、本件通告書によって通知を受けても是正も履行もすることができない事柄である。このような場合には、是正ができる時にその旨通知しなければ、その後にそれを理由に契約を解除することはできない。
(五)　本件における契約解除の実態は次のとおりである。(1)　本件商標は、ゴシック体の同書、同大、同間隔で一連に書してなる(1)号標章の外観で登録されているところ、実際の使用商標は、本件使用許諾契約が締結される以前より、書体をゴシック体からモダーンローマン体に変えた上で、「BOSS」と「CLUB」の間を半文字分離した(2)号標章の形態で使用され、このことにより、フーゴ・ボス社より警告を受けていた。それにもかかわらず、平成七年四月二五日の第一回ライセンシーミーティングにおいて、再び(2)号標章の使用が各ライセンシーに対して義務付けられたため、右の経緯を知らない被告アルプス・カワムラが、(2)号標章を付したネクタイを西友に販売し、ヒューゴ・ボス社から警告された。
(2)　その後、同年九月二二日に開催された第二回ライセンシーミーティングにおいて、各ライセンシーは(3)号標章を使用することが決定されたにもかかわらず、ライセンシーの一社であるオズマが、通信販売のカタログに自社製品として、「BOSS」と「CLUB」の間を一文字分空けたものや「BOSS」と「CLUB」を完全に分離したものを掲載した。
(3)　平成八年二月ころに右のカタログの発行を知った原告は、フーゴ・ボス社らに対する訴訟で敗訴するかもしれないと考え、同時に、本件商標権を早く売却換金して訴えを取り下げるのが得策であると考えた。そこで、原告は、本件商標権をフーゴ・ボス社に売却する交渉を開始し、その中でフーゴ・ボス社より提示された、本件商標の使用態様を(3)号標章とすること、本件商標の使用期限を各ライセンシーとの使用許諾契約上の契約期間までとし、この契約期間を更新しないこと、という条件を達成するために、契約期間の更新を認めている使用許諾契約を破棄する必要性が生じ、まず、各ライセンシーに対して、解除の文言を入れて本件商標の使用態様の厳守を求める通知書を送付する一方、各ライセンシーに対し、一時使用のための新契約の締結を呼びかけ、これに応じた何社かと一時使用のための新契約を締結し、これに応じなかった被告アルプス・カワムラに対しては、解除により契約は消滅したとして甲事件訴訟を提訴したのである。
(4)　右のような経緯に至った一次的な責任はホリサン及びオズマにあるが、ホリサンに本件商標の使用態様を任せきりにしていた原告がその責任を免れるものではない。
原告としては、第三回ライセンシーミーティングを開き、あるいは個別的に、フーゴ・ボス社に対する売買交渉の内容を明らかにした上で、ライセンシーに対する損害補償の問題を含めて交渉し、特に被告アルプス・カワムラに対しては現実に製造した(2)号標章を付した商品の損害賠償の処理を誠実に行い、各ライセンシーの同意を取り付けて売却すべきであったというべきである。なお、原告は、大手量販店が本件商標を付した商品の販売を手控える状況になっており、各ライセンシーが(1)号標章及び(3)号標章を安全かつ正常に使用できることを前提として和解交渉をしたとするが、小売業者が本件商標を付した商品の取り扱いを手控えるような状況にはなかったことは、その後の被告アルプス・カワムラの売り上げからも明らかである。


(5)　結局、平成八年三月五日、被告【Ａ】が本件商標権を【Ｄ】から買い取り、フーゴ・ボス社との争いの表面に立ったように見せかけた上、原告は、原告とライセンシー間の契約上の権利を契約期間のみ存続させて更新は認めずに消滅させ、その後は本件商標権をすべてフーゴ・ボス社に譲渡し、自己は譲渡代金を取得して本件商標権の問題から手を引こうと決意した。そして、これを望むフーゴ・ボス社と共謀して、まず、平成八年四月二二日に本件商標権の許諾管理権者であるホリサンに対して、本件契約による使用料六七〇万円の不払い及び許諾管理者としての管理不十分を理由に本件商標権使用許諾管理委託契約を解除し、併せて、同日付で、被告アルプス・カワムラを含む全ライセンシーに対し、今までは許諾管理権者ホリサンとの関係では何の問題もなかった本件商標の使用に関する抽象的な報告・承認義務違反を問題とし、これに違反するから一四日以内に履行しないときは本件契約を解除すると通告した。そして、原告及び被告【Ａ】は、前記のとおり、和解契約に基づき、本件商標権及び本件専用使用権を相次いでフーゴ・ボス社に譲渡し、本件使用許諾契約の基礎である専用使用権を混同により消滅させた。(6)　したがって、それまでの一切の事情から、原告の契約解除は、契約書一二条一項の趣旨に反するか、原告の債務不履行をライセンシーに主張させないことを図ったものであり、権利の濫用として無効である。３　甲事件争点(二)(1)（商標権譲渡後の不正競争防止法に基づく差止請求権の行使）について
【原告の主張】
不正競争防止法の適用に関する限り、商標権の有無は要件ではなく、同法に定める要件を具備する限り、差止請求権を有する。
また、商標権者であるフーゴ・ボス社は、原告が本件専用使用権に基づいて通常使用権を許諾した一五社のライセンシーについては、原告が従来どおり使用許諾管理業務を遂行すること、また、原告が右ライセンシーに(1)号標章、(3)号標章を使用せしめることについて異議なくこれを了承しているのであるから、原告は本件商標権の通常使用権者たる地位を保持しており、不正競争行為に対する差止請求権を行使する法的地位を有する。
【被告アルプス・カワムラの主張】
(一)　原告は、平成八年五月二八日に本件専用使用権をフーゴ・ボス社に譲渡した（登録日同年九月二四日）。右譲渡に伴い、不正競争防止法上の保護主体たるべき原告の専用使用権者としての地位は既に譲受人のフーゴ・ボス社に移転しているから、差止請求権も同社に移転しており、原告は同法に基づく差止請求権を有しない。
(二)　原告らとフーゴ・ボス社との間の本件和解契約によれば、原告は契約日である平成八年五月二八日以降は本件商標の使用を一切禁止されているから、原告には本件商標権の使用許諾管理業務をなす権限は一切ない。また、本件専用使用権が譲渡された後のライセンシーは、右和解契約により一定期間(1)号標章及び(3)号標章の使用につきフーゴ・ボス社から権利行使をされない旨約定されているが、これをもって原告に通常使用権を付与したものとすることはできない。(三)　また、仮に原告が本件商標権の通常使用権を有していたとしても、右通常使用権は登録されていないから第三者である被告アルプス・カワムラに対抗できないし、その期間も平成一〇年一二月末日をもってすべて終了しているから、少なくとも同日以降は不正競争防止法に基づく差止請求権も行使できない。(四)　本件通告書による本件使用許諾契約の解除は無効であって、本件使用許諾契約はその後も有効に存続し、被告アルプス・カワムラの解除により平成九年一月一六日に消滅したものであるから、同日までの被告アルプス・カワムラの各標章の使用は正当な権利の行使として、不正競争防止法違反が成立する余地はない。(五)　被告アルプス・カワムラは、平成八年をもって、(1)号ないし(3)号の各標章すべてについて使用を取り止め、以後、これらを使用しておらず、また将来も使用する意思がないので、原告には差止めを求める利益がない。
４　甲事件争点(二)(2)（周知性）について
【原告の主張】
(一)　原告は、(1)ないし(3)号標章及び別紙第三目録記載の標章（以下「ケンアンドロン標章」という。）を、平成六年四月ころから平成八年九月ころにかけて、業界誌等で強力な宣伝活動を行った。
また、原告は、約一一社の業者との間で(1)号標章、(3)号標章及び別紙第三目録標章記載の標章の使用許諾契約を締結し、これらの業者は、右各標章及びこれを付した商品を業界誌、展示会等で宣伝広告するとともに、平成六年八月ころから平成八年一〇月ころにかけ、右各標章を使用したメンズウエアー、シャツ、トランクス、帽子、バッグ、傘等を製造し、大手量販店、百貨店を通じて全国的規模で数量九〇万枚、販売額二二億八三〇〇万円の販売をした。(二)(1)　また、(2)号標章について、フーゴ・ボス社及びヒューゴ・ボス社との間で紛争が生じ、平成六年五月ころから平成八年九月ころにかけて両者の攻撃・防御に関して、右各標章の広告や記事が、人目を引く態様で一般紙、業界新聞等に約二七回掲載され、本件商標が広く認識されることになった。(2)　さらにこのことは、平成八年九月四日付繊研新聞で、フーゴ・ボス社がサントリー株式会社を訴えたこと、また、原告及び被告【Ａ】が有する「BOSSCLUB」という文字からなる本件商標権とそれにより生じたすべての権利を買い取った旨発表したことが掲載されたこと、さらに、同年九月五日付繊研新聞で、フーゴ・ボス社が原告と一五社のライセンシーとの間で使用許諾されていた「BOSSCLUB」の使用を認める旨を発表したことにより、取引者間において強く認識されるに至った。
(3)　原告は、ケンアンドロン標章にウサギの図柄を組み合わせた結合標章を付した袋物を昭和五五年から昭和六三年ころにかけて一三〇〇万個販売した。これに加え、前記紛争を通じて「ボスクラブのケンアンドロン」といわれるまでになっていた状況下において、原告の頭文字をとったケンアンドロン標章はそれ自体自他識別力を有していたことは明らかである。
(4)　これにより、本件における各標章は、遅くとも平成八年八月一日以降、原告又は原告を軸とする使用権者グループの商品又は営業を示す表示として我が国の繊維及び雑貨業界のみならず、一般需要者に広く認識されるものとなった。
【被告アルプス・カワムラの主張】
争う。


(3)号標章を付した商品の売上げが全体として二二億円あったとしても、本件のように商標が多種の商品に付されている場合には、個々の商品から見れば大したことはない。特に、ケンアンドロン標章については、これを商品に付して販売したとしても、一般需要者が注目するのは本件商標であるから、右標章が周知性を取得するものではない。また、(1)ないし(3)号標章は、フーゴ・ボス社から商標権の不正使用であると争われ、結局同社に譲渡したものであるから、グッドウィルが付着しておらず、保護に値しない。
専用使用権が譲渡された場合、使用の結果取得された周知性も共に譲渡されると考えられるから、本件専用使用権がフーゴ・ボス社に譲渡されている本件では、本件商標が原告あるいは原告グループの出所を示す表示として周知であるということはできない。
５　甲事件争点(三)（損害賠償額）について
【原告の主張】
(一)　本件使用許諾契約に基づく使用料
(1)　被告アルプス・カワムラは、平成七年七月ころ、(2)号標章を付したネクタイ二五六一本を製造し、これを平成七年八月二二日ころ、西友に小売単価三九〇〇円で七六六本を販売したところ、内四八六本は同社から返品され、結局同社に小売総額一〇九万二〇〇〇円の商品を販売し、また、同年九月二二日ころ、右西友から返却された数量を含めたネクタイ二二八一本を小売単価一九〇〇円、小売総額四三三万三九〇〇円で他の小売店に販売した。
よって、被告アルプス・カワムラが原告に払うべき使用料は、右小売総額五四二万五九〇〇円の四パーセントに相当する二一万七〇三六円である。(2)　続いて被告アルプス・カワムラは、原告に対し、本件商標を付した商品を製造した時点で、その対価たる使用料を約定期日に支払うことになっていたところ、平成八年一月から同年四月ころまでの間、(3)号標章を付した春夏物のネクタイ二万三七五二本、小売価格総額にして九二六三万二八〇〇円の製造をし、また、帽子を七三〇一個、小売価格総額にして二一〇〇万一七〇〇円の製造をし、これらを小売店等に販売した。
これにより、被告アルプス・カワムラが原告に対して支払うべき使用料は、右の製造小売総額の合計一億一三六三万四五〇〇円の四パーセントに相当する四五四万五三八〇円から頭金四〇〇万円を控除した五四万五三八〇円となる。(3)　被告アルプス・カワムラは、原告に対し、右合計七六万二四一六円の使用料の支払を、平成八年六月二〇日までに履行すべきであるのに、これを怠り、原告は右同額の損害を被った。
(二)　不正競争行為による損害
被告アルプス・カワムラは、(3)号標章を付したネクタイ、マフラー、ハンカチ等を、原告に無断で平成八年八月ころから同年一二月ころにかけて小売総額一億六〇五二万円で販売した。
したがって、原告が被告アルプス・カワムラの不正競争行為によって被った損害は、原告の本件使用許諾契約における売上高の四パーセントに相当する六四二万〇八〇〇円である。
(三)　使用料相当損害金（消極的損害）
被告アルプス・カワムラの前記販売行為によりフーゴ・ボス社及びヒューゴ・ボス社の攻撃を受けたため、本件商標のライセンシーを不安に陥れ、その結果、本件商標の使用許諾契約を締結していた株式会社タカラ外一社は本件商標の使用を中止し、また、北原株式会社外七社は使用許契約を締結しながら平成七年九月ころから平成八年二月ころまでの間、本件商標を使用した商品の販売をすることができなくなった。そのため原告は、同期間の使用料収入が得られず、その損害は一〇〇〇万円を下らない。
(四)　無形損害
被告アルプス・カワムラの一連の契約違反行為により、原告会社名が新聞社によって大々的に報道された結果、原告の社会的評価及び営業上の信用は著しく毀損された。これによる原告の無形損害は、三〇〇万円を下らない。
【被告アルプス・カワムラの主張】
(一)　本件使用許諾契約に基づく使用料について
被告アルプス・カワムラが西友等に販売した(2)号標章を付したネクタイについての使用料が二一万七〇三六円であることは認める。また、その後、平成八年九月末日までに被告アルプス・カワムラが販売した(3)号標章を付したネクタイ等についての使用料から頭金四〇〇万円を控除した額が五四万五三八〇円であることは認めるが、原告の主張する時期のものではない。
被告アルプス・カワムラは、原告に対し、本件使用許諾契約に基づくこれらの使用料合計七六万二四一六円について、平成八年一〇月一九日到達の書面により、乙事件により発生した被告アルプス・カワムラの原告に対する損害賠償請求権と対当額をもって相殺する旨の意思表示をしているから、原告の主張は失当である。
(二)　不正競争行為による損害について
原告の不正競争防止法に基づく請求は、平成八年八月ころから同年一二月ころまで被告アルプス・カワムラが(3)号標章を付した商品を販売したことに対するものであるが、前記３【被告アルプス・カワムラの主張】(一)ないし(四)に記載のとおり、原告は右行為に対する損害賠償請求権を有しない。
(三)　消極的損害について
仮に、株式会社タカラ外一社が本件商標の使用を中止し、また北原株式会社外七社が平成七年九月ころから平成八年二月ころまでの間本件商標を使用した商品の販売をすることができなかったとしても、それは、被告アルプス・カワムラが本件使用許諾契約を締結する以前から存在していた原告とフーゴ・ボス社あるいはヒューゴ・ボス社との間の紛争が原因であって、被告アルプス・カワムラの販売行為とは関係がない。原告主張の使用料収入の喪失は原告自身が自ら招いたものであるから、被告アルプス・カワムラの販売行為と原告の損害との間には相当因果関係がない。
(四)　無形損害について
前記(三)と同様の理由により、被告アルプス・カワムラに対する損害賠償請求権は発生しない。
(五)　仮に、原告の被告アルプス・カワムラに対する不正競争防止法に基づく何らかの損害賠償請求権が発生していたとしても、被告アルプス・カワムラは、平成一〇年四月一六日の本件口頭弁論期日において、原告に対し、乙事件により発生した被告アルプス・カワムラの原告に対する損害賠償請求権と対当額をもって相殺する旨の意思表示をした。
６　乙事件争点(一)について
【被告アルプス・カワムラの主張】


(一)　原告及び被告【Ａ】は、平成八年三月ころから同年五月ころまでの間、フーゴ・ボス社、ヒューゴ・ボス社と交渉の末、平成八年五月二八日、本件専用使用権をフーゴ・ボス社に譲渡し、同年六月一一日、本件商標権を同社に譲渡した。譲渡の動機は、原告及び被告【Ａ】において、原告が本件商標の管理をホリサンに委託していたところ、ホリサンによる管理に相当の注意を払っていなかった監督義務の不履行が原因で原告主張のオズマの一件が発生したため、係争中のフーゴ・ボス社との裁判に敗訴し、最悪の場合には商標権が取り消され、ライセンシーから自らの管理責任や監督責任を追及されることを危惧してフーゴ・ボス社との和解に独走したことにある。すなわち、それによって被告アルプス・カワムラ等ライセンシーの利益を害することになっても、早々と譲渡代金を得て本件商標から手を引き、自らの責任を逃れるのが得策であると考え、独走したものである。そこで、右譲渡を前にして、原告及び被告【Ａ】は、容易に右譲渡が完成できるよう、被告【Ａ】が【Ｄ】から本件商標権の譲渡を受け、原告がホリサンとの管理契約を解除して本件許諾契約から外し、被告アルプス・カワムラらライセンシーの権利を直ちに消滅させ、仮に直ちに消滅させることができなくとも右権利を契約上の使用期間に限定させ、契約期間経過後は確実に右権利を消滅させることを狙って、被告アルプス・カワムラらライセンシーを牽制する目的で、債務不履行の事実がないのに同年四月二二日付で理由のない理由を付けて本件商標の使用許諾契約を解除する通知をした上で、同年六月一一日にフーゴ・ボス社との間で譲渡を完成させたのである。
その結果、本件通常使用権の存立の基盤となる本件専用使用権はフーゴ・ボス社に譲渡された後、本件使用許諾契約に基づく権利義務が承継されないまま、混同によって完全に消滅し、本件使用許諾契約は原告の債務不履行により履行不能となった。
(二)　右債務不履行は原告の責めに帰すべき原因による。すなわち、原告は、本件使用許諾契約に基づく被告アルプス・カワムラの本件通常使用権をフーゴ・ボス社に承継させないで同社に専用使用権を譲渡すれば、被告アルプス・カワムラが本件使用許諾契約上の本件通常使用権を失うことになることを知りながら本件専用使用権を譲渡したものであり、また、仮に知らなかったとしても本件専用使用権者として当然に知り得る立場にあったものであるから、知らなかったことにつき過失がある。
被告アルプス・カワムラは、平成九年一月一四日付書面で原告との本件使用許諾契約を、原告の責めに帰すべき事由による債務不履行を原因として解除する旨の意思表示をし、右書面は同月一六日に原告に到達した。(三)　被告【Ａ】は、原告代表者として、原告がフーゴ・ボス社に本件専用使用権を譲渡するにあたり、被告アルプス・カワムラの本件通常使用権をフーゴ・ボス社に承継させることなく譲渡契約を締結させ、もって原告の前記債務不履行（履行不能）に違法に加担し、その結果、被告アルプス・カワムラの本件通常使用権を消滅させて損害を与えたものであるから、不法行為に基づく損害賠償責任がある。また、仮に通常使用権を失うことになることを知らなかったとしても、被告【Ａ】は、本件商標権者及び原告に対する専用使用権設定者の立場にあった者であるから、容易にこれを知り得る立場にあり、知らなかったことにつき過失があるから不法行為責任を負う。
【原告及び被告【Ａ】の主張】
(一)　原告及び被告【Ａ】は、本件商標に関してのフーゴ・ボス社のマスメディアを利用した訴訟外の激しい攻撃に対し、防戦活動をしていたが、実取引社会においては、ライセンシーの主たる販売先である大手量販店等が紛争に巻き込まれるのを恐れて(1)号標章、(3)号標章を付した商品の販売を手控えるなどの状況になっていた。原告らは、右状況を打開し、各ライセンシーが(1)号標章、(3)号標章を安全かつ正常に使用できることを前提としてフーゴ・ボス社と和解交渉をし、平成八年五月二八日に本件和解契約の成立に至ったものである。(二)　原告は、本件和解契約成立後、ライセンシー一一社との間で、旧三者間契約を解約し、フーゴ・ボス社より前記和解による使用許諾に基づいて、新たに二社間で商標使用許諾契約を締結した。右契約においては、使用標章を(1)号標章、(3)号標章と特定するとともに、許諾期間は右契約期間を待って終了する旨明記した。
(三)　フーゴ・ボス社の本件商標に対する攻撃により、大手量販店はその取り扱いをちゅうちょしていたところ、ライセンシーであるオズマが平成八年二月一日発行の株式会社千趣会のカタログに「BOSS」と「CLUB」とを別個独立にＴシャツの前後に目立った態様で表示した商品を掲載したことにより、フーゴ・ボス社の攻撃が拡大するのは不可避の状況であった。そこで原告は、多数のライセンシーに対する使用権付与義務を果たすために、フーゴ・ボス社との和解交渉を重ね、右の和解契約を締結したのである。
同月からのフーゴ・ボス社との和解交渉により、大手量販店も(1)号標章、(3)号標章を積極的に取り扱うようになってきたのであり、また、原告は、右和解によっても被告アルプス・カワムラに対し、平成一〇年一二月末日まで(1)号標章、(3)号標章の使用権付与義務を履行できたのであるから、原告に債務不履行はない。
７　乙事件争点(二)について
【被告アルプス・カワムラの主張】
被告アルプス・カワムラは、平成八年に(3)号標章を付したネクタイ、帽子、マフラー、ハンカチを製造、販売し、五一一一万七五九七円の純益を得た。ブランド品は、時を経過するごとに知名度が上がり、売上高も増加するのが常態であって、その増加率は、前年度の少なくとも一〇パーセント以上である。したがって、原告の債務不履行及び被告【Ａ】の不法行為がなかった場合の平成九年の被告アルプス・カワムラの得べかりし純利額は五六二二万九三七五円以上であり、平成一〇年の得べかりし純利益額は少なくとも六一八五万二二九三円以上である。原告債務不履行及び被告【Ａ】の不法行為がなければ、被告アルプス・カワムラは、右のとおり、平成九年、平成一〇年に合計一億一八〇八万一六五〇円の純益を得ることができたから、被告アルプス・カワムラは、原告の債務不履行及び被告【Ａ】の不法行為により右と同額の損害を被った。
【原告及び被告【Ａ】の主張】
争う。
フーゴ・ボス社の西友への警告は、被告アルプス・カワムラの契約違反によって自ら招来したものであり、被告アルプス・カワムラの主張には理由がない。
第三　当裁判所の判断


一　当事者間に争いのない事実に証拠（乙四二、証人【Ｅ】、同【Ｆ】、同【Ｇ】、原告代表者、被告アルプス・カワムラ代表者及び後記各項末尾記載のもの）及び弁論の全趣旨を総合すれば、次の各事実が認められる（なお、書証の枝番は、そのすべてを引用するときは記載を省略する。）。
１　本件商標権及び本件専用使用権
(一)　【Ｄ】は、昭和六一年三月二〇日、(1)号標章について、特許庁に商標登録出願をし、平成元年一月二三日登録された（本件商標権）。紳士服で著名なブランドであるＢＯＳＳ商標の商標権者であるフーゴ・ボス社は、本件商標権の登録に対して、商標法四条一項一一号、一五号に基づき、登録異議の申立てをしたが、特許庁は、昭和六三年七月一八日付で、(1)号標章とＢＯＳＳ商標とは外観上明瞭に区別しうる差異があり、(1)号標章は「ボスクラブ」と一連に称呼されるものと認められるなどの点から、両者は非類似であるとして、フーゴ・ボス社の申立ては理由がない旨の決定をした。
（甲一ないし三）
(二)　原告は、平成六年四月六日、【Ｄ】との間で、本件商標権について、第二の二の１(二)のとおりの内容の本件専用使用契約を締結し、同年八月八日にその設定登録を受けた。
(三)　原告は、平成六年四月二八日付繊研新聞に、(2)号標章を大きく横書きにし、専用使用権者が原告であることを表示した広告を掲載し、同じく、同年五月二七日付繊研新聞に、(2)号標章を大きく横書きし、ライセンス契約企業名として四社の社名を、使用許諾権者が原告であることをそれぞれ表示した広告を掲載した。そうしたところ、同年五月三〇日、フーゴ・ボス社は、本件商標権は(1)号標章の外観で商標登録されているにもかかわらず、「BOSSCLUB」と間を空けた(2)号標章の態様で使用するのは登録商標の不正使用であるとして、商標法五三条に基づいて、特許庁に対し、本件商標権の取消審判を請求し、このことは、同年六月一日付日本繊維新聞及び同月八日付繊研新聞で報道された。
（甲二、五、六、五四）
(四)　原告代表者は、同年六月一六日に入院し、本件商標権のライセンス業務を十分に遂行することができなくなった。同年八月、原告代表者は、かつて原告の従業員であり、当時はファッション商品全般のマーケティング業務を行っていた【Ｅ】が病院に見舞いに訪れた際に、本件商標権のライセンシーの開発、使用促進及び使用状況の管理業務の委託を打診し、【Ｅ】はこれを内諾した。(五)　原告と【Ｅ】は、同年一〇月二〇日に、本件商標権について、本件商標の再使用許諾を含む商標管理委託契約を締結した。
【Ｅ】は、本件商標権のライセンス業務に着手したが、個人名義では信用が十分ではなかったので、かつて自らが設立し、当時は知人の【Ｈ】が代表取締役を勤めていたホリサンを本件商標権のライセンス業務の事務局とすることにした。しかし、本件商標権のライセンス業務自体は、実質的には【Ｅ】が取り仕切って行っていた。
また、【Ｅ】がライセンスの管理業務の委託を受けたのは、【Ｅ】が自ら開発したライセンシーに関してであり、被告【Ａ】が既に開発していたライセンシーである北原株式会社及び鐘忠株式会社は、原告がその管理を行うこととされていた。
（甲五二、一二六）
２　原告と被告アルプス・カワムラとの間の本件使用許諾契約の締結【Ｅ】は、本件商標を使用する企業の開発を進めていたが、その中で、服飾品を取り扱うライセンシーとして、被告アルプス・カワムラとの交渉を開始した。被告アルプス・カワムラでライセンス業務を担当していた専務取締役【Ｆ】は、【Ｅ】からの提案を受け、当時、既にある程度名の通った企業数社がライセンシーとして契約していたこと、「ボスクラブ」との称呼が量販店向けに適当なブランドであると考えられたことなどから、交渉を進めることにした。【Ｅ】と【Ｆ】は、面談、文書のやり取りを行って具体的な契約条件を詰め、平成七年三月七日付で、本件商標の専用使用権者を原告、使用許諾管理権者をホリサン、通常使用権者を被告アルプス・カワムラとする、概要、次の内容の契約を、右三者間で締結した。
期　　間　　契約日から平成一〇年一〇月末日まで
許諾商品　　帽子、ハンカチ、スカーフ、マフラー、ネクタイ
使用料　　頭金四〇〇万円
継続使用料　許諾商品の希望小売価格の四パーセント
本件使用許諾契約には、別紙契約条項目録記載の条項を含む約定が定められていた。
なお、右契約締結にあたって、【Ｅ】から被告アルプス・カワムラに対し、本件商標権の商標登録原簿、商標公報及びフーゴ・ボス社が申し立てた登録異議申立に対する決定謄本などが示されることはなかった。
（乙一、四四、五三）
３　本件使用許諾契約後の経緯
(一)　第一回ライセンシーミーティングの開催


(1)　【Ｅ】は、ある程度の数の会社と使用許諾契約を締結するに至った平成七年四月ころ、当時のライセンシーを集めて、本件商標権を展開するに当たっての方針を決定するとともに、関係者間の情報交換、顔合わせという意味合いを含めた会議を開催することにし、同年四月一七日ころ、各ライセンシーに対し、第一回ライセンシーミーティングを同月二五日に開催する旨の通知をした。【Ｅ】は、ライセンシーの一社であるオズマの協力を得て、ライセンシーミーティングの資料として、【Ｄ】が以前使用していた名刺、下げ札等の資料から、下げ札、織ネーム等に使用する(2)号標章のロゴマークを印刷したもの（清刷）等を準備したが、被告【Ａ】には、ライセンシーを集めて四月二五日に会議を開催することは報告したものの、会議の具体的内容、資料等を事前に渡していなかった。(2)　平成七年四月二五日、東京都渋谷区の東郷記念館で第一回ライセンシーミーティングが開催された。右会議には、ライセンサー側として【Ｅ】、ホリサン代表者【Ｈ】が、ライセンシー側として被告アルプス・カワムラほか数社の関係者が出席した。右ライセンシーミーティングでは、本件商標権の展開に当たっての基本的コンセプトの説明、下げ札、織ネームのデザイン等のロゴ表示等、ホリサンが準備した資料の配付があり、各ライセンシーは、「BOSS」と「CLUB」の間を半文字分空けた(2)号標章を統一して使用していくことが決定された。また、この第一回ライセンシーミーティングの際には、下げ札、織ネームのデザイン、大きさ、色彩などを示した資料は配付されたものの、各ライセンシーとの契約に定められている事前承認に関する書類、証紙及びその申込みに関する書類、商品生産及び販売計画書、各種購入申込書、生産商品依頼書の書式等は一切用意されておらず、下げ札、織ネーム等を購入する業者の指定もなかった。
（乙一二）
(二)　各ライセンシーの商品展開とヒューゴ・ボス社の警告(1)　被告アルプス・カワムラは、第一回ライセンシーミーティングの後、ネクタイについて商談を進め、平成七年六月ころ、西友との間で、ボスクラブ標章を使用した平成七年秋冬物のネクタイを納入する契約交渉を開始した。そこで、被告アルプス・カワムラでネクタイ、ハンカチ、マフラーの商品製作及び製作段階での承認（アプルーバル）業務等を担当し、第一回ライセンシーミーティングにも参加していた【Ｇ】が、ホリサンの【Ｅ】に電話をし、西友との商談の状況を報告するとともに、販売価格、柄構成、販売時期などを説明してホリサンの意見を求めたが、【Ｅ】からは特段の指示はなかった。また、【Ｇ】が、【Ｅ】に契約条項に定められている義務の履行方法について確認をしたのに対し、【Ｅ】は、商品生産及び販売計画書は準備していないので提出しなくてもかまわない、織ネーム、下げ札の指定業者はなく、被告アルプス・カワムラが使っている業者で作り、製作、管理して欲しい、証紙は作っていないので必要がないとの回答をした。そこで、被告アルプス・カワムラは、第一回ライセンシーミーティングにおいて指定された(2)号標章を用いて、織ネーム、下げ札を製作し、同年七月一〇日ころ、織ネーム、下げ札のカラーコピーと共に、西友で決まった商品のネクタイ生地の見本（スワッチ）を郵送した。その後、【Ｇ】は、ホリサンの【Ｅ】に電話をして、送付した資料と今後送付する必要性のある資料について確認をしたところ、【Ｅ】から、織ネームと下げ札はこれでよい、生地についても問題はない、商品ができ上がったら何本か送って欲しい、その他の提出資料は、今は準備ができていないので、とりあえずこれでよいとの回答を受けた。(2)　【Ｅ】が開発したライセンシーの一社であるトミヤアパレルも、ボスクラブ標章を使用したカジュアルシャツ、ニットウェアの製造、販売に着手することを決め、平成七年六月二二日付日本経済新聞及び繊研新聞に、同社が「ボスクラブ」の標章を使用した商品を展開していくことが記事として掲載された。すると、ヒューゴ・ボス社より、トミヤアパレルに対し、「ボスクラブ」の商標は、フーゴ・ボス社が商標権を有するＢＯＳＳ商標と誤認、混同のおそれがあるとの警告がされ、その後、同年七月二一日付で、同旨の内容証明郵便が送付された。トミヤアパレルは、ヒューゴ・ボス社から右のような警告を受け、ホリサンの【Ｅ】にいかなる対応を取るべきか相談するとともに、同年七月二五日には、送付された内容証明郵便による警告書をホリサンにファックスで送信した。【Ｅ】は、同日、トミヤアパレルから送付された右警告書を被告【Ａ】にファックスで送信するとともに、今後の対応について指示を仰いだ。被告【Ａ】は、原告の顧問弁護士、トミヤアパレルの顧問弁護士らと協議の上、フーゴ・ボス社及びヒューゴ・ボス社に使用態様を理由とした攻撃の糸口を与えないために、今後は(2)号標章を使用せず、(3)号標章を使用していくこと、ヒューゴ・ボス社に対して、法的措置を執り対抗していくことを決定した。また、被告【Ａ】は、同年七月末ころ、【Ｅ】を大阪に呼び、今後は各ライセンシーに対して右方針を徹底すること、本件商標権のライセンス関係者全員を集めて、これを周知するための打合せを大阪で開くように手配することを指示をするとともに、今後各ライセンシーに対して提示するロゴマークデザインの案を作成して【Ｅ】に提示した。
【Ｅ】は、被告【Ａ】から提示されたロゴマークデザインの案に基づいて、新たに(3)号標章の清刷を作成し直すこととし、業者にその作成を依頼したところ、完成は同年八月七日ころになるとのことであった。
（甲九、一〇）
(3)　【Ｅ】は、既にヒューゴ・ボス社から警告を受けているトミヤアパレルと、(2)号標章についてのロゴマークデザイン等を作成するについて協力を得ていたオズマに対しては、【Ｅ】が面談をした上で、(2)号標章の使用禁止と(3)号標章の使用徹底の方針を遵守するように依頼した。また、【Ｅ】は、平成七年八月五日付で、原告に対し、ライセンス業務の経過報告をしたが、その中で、新たなロゴマークデザインである(3)号標章の清刷の完成は八月七日ころになること、完成後に各ライセンシーに対し清刷を配布すること、九月上旬ころ第二回ライセンシーミーティングを開催する予定であることを報告した。
同年八月七日ころ、(3)号標章の清刷が完成したことから、【Ｅ】は、被告【Ａ】に清刷を送付した。


しかし、【Ｅ】は、既に商品を製造している被告アルプス・カワムラを含めた他のライセンシーに対しては、第一回ライセンシーミーティングにおいて(2)号標章の清刷を配布し、その統一使用を決定、指示していたことから、あまりに短期間のあいだにその方針を変更してしまうと、ライセンシーに対する信用を失うと考え、(3)号標章の清刷を送付せず、各ライセンシーに対する(2)号標章の使用禁止と(3)号標章の使用の指示については、第二回ライセンシーミーティングにおいて徹底することにした。
（甲一三）
(4)　【Ｅ】は、各ライセンシーのスケジュール、会場の選定、予約等の調整をした上で、平成七年八月下旬ころ、開催日時を同年九月二二日、開催場所を大阪東急ホテルとして、第二回ライセンシーミーティングを開催することを決定した。そして、【Ｅ】は、同年九月一一日、一二日ころ、各ライセンシーに対し、第二回ライセンシーミーティング開催を知らせる文書をファックスで送信した。
（乙一三）
(5)　被告アルプス・カワムラは、(2)号標章を使用した下げ札、織ネームを付したネクタイを二五六一本製造し、平成七年八月九日から同年九月初旬ころまでに、合計七六六本を西友に納品し、西友は同社店舗で右ネクタイの販売を開始していた。
そうしたところ、同年九月一二日付の日本経済新聞の朝刊に、西友が販売するボスクラブ標章を使用したネクタイについて、ヒューゴ・ボス社が警告行為をする旨の記事が掲載された。また、同年九月一三日ころ、被告アルプス・カワムラ及び西友に対し、ヒューゴ・ボス社から、西友が販売する右ネクタイに使用されている標章は、フーゴ・ボス社が有する商標権を侵害する旨の警告文書が送付された。
被告アルプス・カワムラは、ヒューゴ・ボス社の右新聞記事及び警告文書の送付について、ホリサンに報告し、取るべき対応について協議を行った。また、【Ｅ】は、被告【Ａ】と対応について協議するとともに、被告アルプス・カワムラから送付されていた下げ札、織ネームのコピーを原告にファックスで送信した。被告アルプス・カワムラは、同年九月一三日に、ホリサンに対し、西友で販売されていたネクタイの現物を送付した。
さらに、同年九月一四日付日経産業新聞、同日付繊研新聞に、(2)号標章はフーゴ・ボス社の有するＢＯＳＳ商標の商標権とは無関係であり、右商標権を侵害する旨の広告が掲載された。
なお、被告アルプス・カワムラは、ヒューゴ・ボス社の警告行為により、その後、西友から右商品の取引停止の通知を受け、納品済みのネクタイ七六六本のうち、未売却分四八六本の返品を受けた。
（甲一五、一六、一九、五一、乙七、二三）
(6)　原告は、平成七年九月一三日付で、従前から準備していたとおり、フーゴ・ボス社及びヒューゴ・ボス社を相手方として、商標権に基づく差止請求権不存在確認並びに損害賠償請求訴訟を大阪地方裁判所に提起した。
（乙八）
(7)　被告アルプス・カワムラは、ヒューゴ・ボス社からの警告書に対し、反論書を作成して送付することをホリサンの【Ｅ】に報告し、被告アルプス・カワムラ代表者が原文を作成した上、加筆訂正をした原案を、平成七年九月一九日ころ、ホリサンにファックスにより送信した。【Ｅ】は、右文書を、同月二〇日に原告にファックスで送信したが、この件について、特に被告アルプス・カワムラと【Ｅ】、被告【Ａ】の間でやり取りがされることはなかった。被告アルプス・カワムラは、右原案を内容証明郵便の形に清書し、同日、ヒューゴ・ボス社に対して送付した。
また、被告アルプス・カワムラは、右反論書を、後日、ホリサンに送付した。
（甲一七、一八、五二）
(三)　第二回ライセンシーミーティングの開催
(1)　平成七年九月二二日、大阪東急ホテルにおいて、第二回ライセンシーミーティングが開催された。この会議には、ライセンサー側として原告代表者である被告【Ａ】、【Ｅ】、ホリサン代表者【Ｈ】が出席し、ライセンシー側として、被告アルプス・カワムラ、トミヤアパレル、オズマ、鐘忠株式会社のほか、合計九社の関係者が参加した。
右会議において、ヒューゴ・ボス社からの警告行為、新聞報道に対する対応策等が協議され、各ライセンシーに対し、(3)号標章の清刷が配付された。被告【Ａ】からは、(2)号標章は従前から使用しているものであって、先使用権があるので問題はないと考えるが、トラブルを避けるために、今後は(3)号標章を使用していく旨の説明があった。また、当時、既に(2)号標章を使用した商品の製造の準備を開始し、あるいは販売を開始していた被告アルプス・カワムラ、オズマ、トミヤアパレルから、その商品等の処理について質問がされたが、それらの問題はライセンサー側と各ライセンシーが個別に話合いをすることになった。
（甲二二、乙一三）
(2)　ヒューゴ・ボス社からの警告書の送付、新聞記事の掲載、広告の掲載等のボスクラブ標章の使用に対する攻撃に対抗して、ホリサンは、各ライセンシーと協議して、(2)号標章を含めたボスクラブ標章の正当性を訴える共同記者会見を開催することとした。被告アルプス・カワムラは、これに全面的に協力することとし、被告アルプス・カワムラの関連会社のビルを会場として開催することに決め、平成七年一〇月六日、新聞社等に案内状を送付した。また、右共同記者会見の後に、(2)号標章を含めたボスクラブ標章の正当性をアピールする新聞広告を掲載することにした。
（甲三一）
(3)　ホリサン及び各ライセンシーは、平成七年一〇月一一日、東京都内で共同記者会見を開催し、同月一二日付日本経済新聞及び同月一三日付繊研新聞に右記者会見の模様が掲載された。また、同月一六日付繊研新聞に(1)号標章（本件商標）の正当性を訴える広告を、同月一九日付日本経済新聞に(2)号標章の正当な使用権を有することを訴える広告を、それぞれ掲載した。
（甲二三、二四、三二、五七、乙一四、五〇）
(4)　被告アルプス・カワムラは、西友から返品され、あるいは納品することができなかったネクタイ合計二二八一本の処理について、原告及びホリサンから何らの指示もなかったこと、原告は、フーゴ・ボス社及びヒューゴ・ボス社に対し、(2)号標章を含めた本件商標について、差止請求権不存在確認訴訟を提起していたこと、第二回ライセンシーミーティングにおいて、被告【Ａ】が(2)号標章については先使用権がある旨説明していたこと、その後に開催された共同記者会見、日本経済新聞に掲載した広告においても(2)号標章使用の正当性を訴えていたことなどから、既に製造している商品については、(2)号標章を付して販売することも問題がないと考え、右ネクタイを、株式会社ダイクマ、株式会社キンカ堂及び株式会社扇屋に対して値下げをして販売した。
（乙一四）
４　契約解除に至る経緯


(一)　共同記者会見後の各ライセンシーの動き
共同記者会見の後、大手量販店が問題の生じる可能性のあるブランドの取扱いに慎重な姿勢を見せていたことから、各ライセンシーは、本件商標を使用した商品を積極的に展開するような状況ではなくなっていた。その中で、被告アルプス・カワムラは、第二回ライセンシーミーティングの趣旨に従って、(3)号標章を使用した平成八年春夏物の商談を進めていた。
平成七年一二月五日ころ、ホリサンから各ライセンシーに対し、平成八年度の春夏物の取引状況の報告要請があったため、同月六日ころ、【Ｇ】は、その時点で決まっていた得意先、店舗数、本数、金額を記入の上、使用計画書をホリサンにファックスで送付した。また、【Ｇ】は、右送付の後、ホリサンの【Ｅ】に電話をし、他に送るものはないかとの確認をしたところ、【Ｅ】は、ネクタイ、帽子の現物ができ上がったら、サンプルを何点か送って欲しいが、その他は送ってもらうものはないとの回答をした。
（乙三一）
(二)　そうした中で、フーゴ・ボス社の(2)号標章の使用に対する警告行為は止まらず、平成七年一二月二〇日付日本経済新聞、同月二一日付繊維ニュース、同月二二日付繊研新聞に、ＢＯＳＳ商標と(2)号標章は無関係であり、(2)号標章の使用はフーゴ・ボス社の商標権を侵害する旨の広告を掲載し、また、同月二八日付で、特許庁に対し、商標取消審判請求事件の弁駁書を提出するとともに、その証拠資料として被告アルプス・カワムラが西友に販売したネクタイに使用されていたロゴを提出した。
（甲三四ないし三七）
(三)　被告アルプス・カワムラは、平成八年二月一日、従前の【Ｅ】の指示に従い、取引が決定した平成八年春夏物の代表的見本、下げ札、織りネームを四部ずつをホリサンに送付したところ、【Ｅ】から電話があり、これでいいとのことであった。
その後、被告アルプス・カワムラは、(3)号標章を使用した商品を、大手量販店等に販売した。
（乙二四）
(四)　平成八年二月上旬ころ、オズマが、株式会社千趣会の通信販売のカタログに、「BOSS」と「CLUB」の間を空けた(2)号標章を使用した商品、Ｔシャツの前面に「BOSS」、背面に「CLUB」とロゴマークを表示した商品の広告を掲載した。被告【Ａ】は、そのころ右事実を知り、これがフーゴ・ボス社が申し立てている商標権取消審判請求事件で不利な材料となり、本件商標の商標登録が取り消されるおそれがあると考えるに至った。
そこで、被告【Ａ】は、各ライセンシーの権益を最低限守る内容でフーゴ・ボス社及びヒューゴ・ボス社と和解契約を締結する道を探り始め、同年二月下旬ころ、フーゴ・ボス社及びヒューゴ・ボス社と和解の交渉に入るとともに、同年三月五日付で、【Ｄ】より本件商標権を譲り受けた。
（甲七三、一三二）
(五)　原告及びホリサンは、平成八年三月一五日付書面により、本件商標権の全ライセンシーに対し、本件商標の平成八年三月末日現在の商標使用報告書及び同年四月から同年一二月末までの商標使用計画書の提出を求め、合わせて織ネーム、下げ札、代表的商品の提出を求めた。
これに対し、被告アルプス・カワムラの商品部課長の【Ｇ】は、【Ｅ】に電話をして、織ネーム、下げ札、代表的商品の送付の要否について確認をした。【Ｅ】は、【Ｇ】の右問合わせに対し、前回送っているネームとラベルであれば送付の必要はない、商品については、でき上がった段階でサンプルを何点か送って欲しいとの返答をし、【Ｇ】は、これに従って、同年四月一二日に、右使用報告書及び使用計画書を提出したが、この段階では織ネーム、下げ札、代表的商品は送付しなかった。
また、同年四月一〇日から一二日まで、被告アルプス・カワムラにおいて、秋冬物の新作の展示会があり、そこで(3)号標章を使用した商品の発表もあったので、【Ｅ】に来社を要請した。【Ｅ】は展示会に来場し、商品見本、織ネーム、下げ札等を確認して、大変良くできていると評価したが、この際、被告アルプス・カワムラに対して、資料等の提出を要請するようなことはなかった。
（甲四〇、四一、乙三二）
(六)　被告【Ａ】は、フーゴ・ボス社及びヒューゴ・ボス社との和解交渉において、まず、本件商標権をフーゴ・ボス社に譲渡するとともに各ライセンシーに対するライセンサーとしての地位をも承継することを内容とする提案を行ったが、この提案はフーゴ・ボス社及びヒューゴ・ボス社側から拒絶された。そこで、被告【Ａ】は、ライセンサーとしての地位の承継の代わりに、フーゴ・ボス社及びヒューゴ・ボス社が、各ライセンシーが一定期間本件商標権を継続使用することを認め、その間、フーゴ・ボス社及びヒューゴ・ボス社は差止請求権を行使しないことを内容とする条件の提案を行い、その差止請求権不行使の期間を五年間と主張した。しかし、フーゴ・ボス社及びヒューゴ・ボス社は右提案に一定の理解を示したものの、差止請求権の不行使の対象を(1)号標章及び(3)号標章に限定し、かつ、不行使の期間としては一年程度とする内容を主張し、結局、どの程度の差止請求権の不行使期間を認めるかで、フーゴ・ボス社及びヒューゴ・ボス社の代理人が、再度本国の本社と協議をすることとなった。
(七)　原告及び被告【Ａ】は、平成八年四月二二日付の本件通告書を被告アルプス・カワムラに送付し、同書面は同月二四日被告アルプス・カワムラに到達した。本件通告書には、        本件使用許諾契約における契約条項上の義務を列挙した上、平成八年三月一五日付で送付した報告書提出依頼に基づく報告内容を見る限り、契約上の義務の履行がないとして、その履行の催告をし、本件商標を使用した商品の写真又はカタログ、下げ札、織ネーム、包装容器等を一四日以内に提出することを求め、さらに、期限内の履行がない場合には、解除を承諾したものとみなす旨記載されていた。
（乙一〇）
(八)　被告【Ａ】は、ヒューゴ・ボス社との和解交渉における条件を履行するためには、現在各ライセンシーと締結しているライセンス契約のうち、契約期間の終期を明確化し、更新を認めない内容のものとし、また、使用商標についても、(2)号標章の使用を禁じ、(1)号標章及び(3)号標章に限定する契約を再度締結する必要性があると考え、平成八年四月二二日付の本件通告書と同一の内容の書面により、各ライセンシーに対し、契約違反を理由として原告と各ライセンシー間のライセンス契約を解除する旨の通知をした。


また、原告は、同日付内容証明郵便で、【Ｅ】及びホリサンに対し、【Ｅ】の管理義務違反、ライセンス料六七〇万円の不払いを理由として、本件商標の管理委託契約を解除する旨の通告をし、さらに、同年五月一〇日付で【Ｅ】及びホリサンとの間で合意解除書を作成した。同日ころ、ホリサンは、各ライセンシーに対し、ホリサンと原告とのライセンス管理業務委託契約が解除され、ホリサンは旧三社間契約から離脱したこと、各ライセンシーと商標権者の再契約を含めた諸調整には責任を持って対処することを表明するとともに、原告の連絡先を記載した文書を送付した。
他方、被告アルプス・カワムラは、同年四月二六日、ホリサンに対し、取引が決まった商品のサンプルを送付した。
（甲五〇、五一、一二七、一二八、乙一〇、二五ないし二七、二九、三〇）
(九)　被告アルプス・カワムラは、原告から送付された本件通告書に対し、すべてホリサンの指示に従って業務を遂行してきたにもかかわらず、一方的に原告から内容証明郵便により解除通知を受けたことについて不審に思い、原告代表者に電話をし、平成八年五月一日に大阪ヒルトンホテルにおいて、被告【Ａ】と被告アルプス・カワムラの専務取締役である【Ｉ】との会談を設定した。右会談では、【Ｉ】から、本件商標を使用するビジネスを継続し、現契約を尊重すること、ヒューゴ・ボス社とは闘っていくことが被告アルプス・カワムラの基本的方針である旨の説明があった。これに対し、被告【Ａ】からは、ヒューゴ・ボス社からの攻撃により各ライセンシーが本件商標を意欲的に使っておらず、平成七年においては、頭金以外は一切使用料が入らなかったこと、ヒューゴ・ボス社との和解交渉については、平成八年三月八日の段階で商標権を買い入れたいとの申入れがあり、交渉の要点は使用期間にあること、次回の話合いは同年五月八日であることなどが説明された。
（乙一六、一七）
(一〇)　被告アルプス・カワムラ代表者は、【Ｉ】から会談の内容の報告を受け、平成八年五月二日、原告に対し、被告アルプス・カワムラは諸義務を履行しているにもかかわらず、改めて下げ札、織ネーム、代表的見本等の提出を求めるならば、根拠を示して欲しいとの内容の内容証明郵便を送付した。
（甲四二）
５　原告とフーゴ・ボス社の和解の成立
(一)　フーゴ・ボス社は、平成八年五月七日付で、特許庁に係属している本件商標権の取消審判請求事件において理由補充書を提出し、その中でオズマの株式会社千趣会のカタログでの使用態様を主張し、カタログの写しを証拠として提出した。
（甲七三）
(二)　被告【Ａ】は、平成八年五月七日付で、本件商標権のライセンス業務について、現在までの状況、ホリサン（【Ｅ】）との契約を解除した経緯、本件通告書を送付した意図等を説明する文書を、被告アルプス・カワムラを初めとする各ライセンシーに送付した。
他方、被告アルプス・カワムラは、同日、ヒューゴ・ボス社に対し、原告及び被告【Ａ】とフーゴ・ボス社及びヒューゴ・ボス社との間の和解交渉について、本件商標権を譲渡する内容の合意をすることを牽制する趣旨の内容証明郵便を送付した。
（乙一七、二〇）
(三)　原告は、平成八年五月八日、フーゴ・ボス社及びヒューゴ・ボス社代理人と和解協議を行い、基本的条件を詰め、差止請求権を行使しない標章を(1)号標章及び(3)号標章とすること、期間は、各ライセンシーとの当初の契約期間とし、延長は認めないことなどの合意事項を定めた。フーゴ・ボス社及びヒューゴ・ボス社代理人は、最終的にドイツ本国のフーゴ・ボス社本社の決裁を取る手続に入ることとなった。
(四)　原告は、平成八年五月一七日から同月二八日ころにかけて、各ライセンシーと、新たなライセンス契約を締結した。この契約においては、使用期限を従前のライセンス契約の期間として、更新はしないものとされ、また、使用標章は、(1)号標章及び(3)号標章に限定された。
また、原告は、平成八年五月二一日に、各ライセンシーに対してファックスで連絡をし、進行中の和解の内容を説明した上で、契約期間を当初の契約の許諾期間内、最大で平成一〇年一二月までとし、契約更新はしないとする内容の新契約を締結するように求めた。
平成八年五月二二日、被告アルプス・カワムラは、【Ｉ】を再度大阪に派遣して被告【Ａ】と面談をし、フーゴ・ボス社への商標権の譲渡を見合わせるように要請し、どうしても手放すつもりならば、被告アルプス・カワムラが譲渡を受けることを伝えたが、被告【Ａ】はこれを受け入れず、新契約の契約条項案が提示された。また、同日、原告から被告アルプス・カワムラに、新契約の商標使用料に関するファックス文書が送付された。同日、被告【Ａ】と被告アルプス・カワムラ代表者は、電話で長時間にわたり本件商標権及び本件使用許諾契約の取扱いについて交渉をしたが、最終的な合意には至らなかった。
（甲四三、一一四ないし一一六、乙一九、三三、四五）(五)　原告及び被告【Ａ】は、平成八年五月二八日、フーゴ・ボス社代理人との間で、本件商標権について、次のような内容の本件和解契約を締結した。(1)　原告は本件商標権の専用使用権及びその有する七つの商標登録出願により生じた権利を一〇〇〇万円でフーゴ・ボス社に譲渡する。(2)　被告【Ａ】は、本件商標権及びその有する四三の商標登録出願により生じた権利を二〇〇〇万円でフーゴ・ボス社に譲渡する。(3)　フーゴ・ボス社は、原告が本件商標権の使用許諾をしたライセンシー一五社が(1)号標章、(3)号標章を最長平成一〇年一二月末日まで使用することを認め、更にその期間経過後六〇日間を追加使用期間として認める。ただし、(2)号標章について差止請求権を行使することを妨げない。
同日、原告から被告アルプス・カワムラに対し、和解の成立についてファックスで連絡があり、被告アルプス・カワムラ代表者が被告【Ａ】に電話をして再度本件商標権及び本件使用許諾契約の取扱いについて交渉をしたが、結局、合意には至らなかった。
（甲一二四）
(六)　原告は、本件和解契約の締結に伴い、平成八年五月二八日、本件専用使用権をフーゴ・ボス社に譲渡した（移転登録日同年七月二二日）。また、被告【Ａ】は、同年六月一〇日本件商標権の移転登録を経由した上で、同月一一日、本件商標権をフーゴ・ボス社に譲渡した（移転登録日同年九月二四日）。その結果、本件専用使用権は混同により消滅した（登録日同日）。
（甲一二九ないし一三二）


６　その後の経過
(一)　被告アルプス・カワムラは、平成八年六月一三日に、ホリサンに対して旧三者間契約からの脱退の確認を求める内容証明郵便を、同月一七日にヒューゴ・ボス社に対し、本件使用許諾契約の内容を告知する内容証明郵便をそれぞれ送付し、さらに、同月二八日には、原告に対し、ホリサンの権利義務を原告が承継したことの確認を求め、新契約には同意できないことを通告するとともに、フーゴ・ボス社、ヒューゴ・ボス社との和解の折衝経緯及び合意事項の内容の開示を求める内容証明郵便を送付した。
（甲四五、四六、乙二一）
(二)　被告アルプス・カワムラは、(3)号標章を付したネクタイ、ハンカチ、帽子、マフラー等を平成八年二月ころから同年一二月ころにかけて、ジャスコ、イトーヨーカ堂等の大手量販店において継続的に販売した。(三)　被告アルプス・カワムラは、平成八年一〇月一八日付内容証明郵便により、それまでの本件商標の使用実績を報告し、これにより発生した使用料については、頭金四〇〇万円を控除した残額と原告に対して被告アルプス・カワムラが取得した原告の本件使用許諾契約違反による一億円以上の損害賠償請求権とを対当額で相殺する旨の意思表示をした。
（甲六五、六六）
(四)　被告アルプス・カワムラは、原告に対し、平成九年一月一四日付内容証明郵便で、原告が本件商標権をフーゴ・ボス社に譲渡し、本件商標権の専用使用権が混同により消滅するに至ったため、本件使用許諾契約を履行不能にしたことを理由として、本件使用許諾契約を解除する旨通知し、右通知は同月一六日、原告に到達した。
（乙三六）
二１　原告は、平成七年一月ころ、【Ｅ】が被告アルプス・カワムラと本件使用許諾契約の締結交渉をする中で、被告アルプス・カワムラに対し、本件商標権の商標公報、商標登録原簿、フーゴ・ボス社の登録異議申立てに対する決定謄本等を交付しており、被告アルプス・カワムラは、本件使用許諾契約の締結に当たって、本件商標権に関してフーゴ・ボス社との間に争いがあったことを知っていたと主張し、その際に交付した資料として甲一三三を提出し、証人【Ｅ】の証言の中にも右主張に沿う部分がある。
しかし、証拠（乙五三）によれば、【Ｅ】が被告アルプス・カワムラとの本件使用許諾契約の契約締結交渉の過程で、被告アルプス・カワムラに対して交付した書類は、平成七年二月二一日付の「ライセンス契約検討にあたって」と題する文書であり、その文中には、「添付の商標関連資料によって示された旧17類登録第２１０８０２６号商標『ＢＯＳＳＣＬＵＢ』」との記載があるものの、実際にこれに添付されていたのは原告の主張する本件商標権に関する資料ではなく、ライセンス契約書の原案であったことが認められる。乙五三に印字されているファックス送信記録の一連性に照らすと、甲一三三は、右当時に実際に被告アルプス・カワムラに送付された文書と同一であるとは認められない。その他、【Ｅ】から被告アルプス・カワムラに対し、本件使用許諾契約の契約締結交渉の過程で、本件商標権の商標公報、商標登録原簿、フーゴ・ボス社の登録異議申立に対する決定謄本等が交付されていたと認めるに足りる証拠はない。前記認定に反する証人【Ｅ】の証言は、信用することができない。
したがって、原告の右主張は採用することができない。２　原告は、平成七年四月二五日の第一回ライセンシーミーティングの後、当日中に、ホリサン及び鐘忠株式会社から(2)号標章の資料を提示され、直ちに、【Ｅ】に対し、ライセンシーに対してその使用を厳禁するように指示をした、また、【Ｅ】は、各ライセンシーに対し、同年八月五日ころまでに(2)号標章の使用禁止と(3)号標章の使用徹底を指示し、同月七日ころ、(3)号標章の清刷を送付した、さらに、被告アルプス・カワムラからは、西友に納品したネクタイの製造については、事前に全く相談がなかった旨主張し、甲五二（【Ｅ】及び【Ｈ】の陳述書）、証人【Ｅ】の証言、原告代表者本人尋問の結果中には、右主張に沿う部分がある。しかし、証拠（甲九、一三、証人【Ｅ】）によれば、【Ｅ】が各ライセンシーに対して、(2)号標章の使用を禁止し、(1)号標章及び(3)号標章の使用を指示するための具体的な準備を開始したのは、ヒューゴ・ボス社からトミヤアパレルへの警告行為に対する対応が決定され、【Ｅ】が大阪において【Ａ】から具体的な指示を受けた平成七年七月下旬ころであると認められ、これ以前に、【Ｅ】が、各ライセンシーに対して、具体的に(2)号標章の使用禁止、(1)号標章及び(3)号標章の使用徹底を指示していたとは認められない。そして、証拠（甲三九）によれば、平成七年七月下旬の時点においては、被告アルプス・カワムラが、西友に対するネクタイについての商談をまとめ、(2)号標章を使用した商品を製造していたことが認められるから、仮に、右時点以降、【Ｅ】から被告アルプス・カワムラに対して、第一回ライセンシーミーティングにおいて指示があった(2)号標章の使用を禁止し、(1)号標章及び(3)号標章を使用するように指示があったとすれば、被告アルプス・カワムラからホリサンあるいは【Ｅ】に対して、いったん決定された方針と異なる指示が出されたことに対する説明の要求、既に製造した(2)号標章を使用した商品の取扱いについての問い合わせ、協議の申入れがなかったとは考えられず、かつ、そのような問い合わせ、協議の申入れが全くないままに、被告アルプス・カワムラが、(2)号標章を使用したネクタイの製造、販売を継続するという事態は想定し難い。しかるに、被告アルプス・カワムラとホリサンないし【Ｅ】との間で、そのようなやりとりがあったことをうかがわせる証拠はなく、また、【Ｅ】も当法廷において、そのようなやり取りがあったとは記憶していない旨証言しており、不自然というほかない。
また、【Ｅ】が平成七年八月七日ころ、【Ｅ】が各ライセンシーに対して(3)号標章の清刷を送付したことについては、甲五二及び証人【Ｅ】の証言中に、これに沿う部分があるにすぎず、その際の送り状、添付文書等は、証拠として提出されていない。


他方、被告アルプス・カワムラが平成七年七月一〇日ころ、ホリサンに対して送付したとする下げ札、織ネームのカラーコピー、ネクタイ生地の見本（スワッチ）については、これを送付したことを証する書類は証拠として提出されていないものの、右送付に関する証人【Ｇ】の証言は具体的であり信用することができる。のみならず、被告アルプス・カワムラが西友との間で商談をまとめたネクタイは、本件使用許諾契約に基づく商品としては最初のものであって、本件使用許諾契約における契約条項からしても、被告アルプス・カワムラが、商標管理権者であるホリサンに対して事前の相談を全くすることなく、下げ札、織ネームを独自に作成した上で、商品の製造、販売に取りかかることは考えられない。これらの証拠状況に照らして検討すれば、前記一で認定したとおり、被告アルプス・カワムラは、【Ｅ】と相談の上で西友との間で商談を進めたものであり、被告アルプス・カワムラが(2)号標章の使用禁止と(1)号標章及び(3)号標章の使用の指示を受けたのは、ヒューゴ・ボス社から西友が販売するネクタイについての警告行為が明らかになった平成七年九月一二日ころであったと認めるのが相当である。
したがって、この点に関する原告の主張も採用できない。三　甲事件争点(一)（本件使用許諾契約解除の有効性）について１　甲事件争点(一)(1)（被告アルプス・カワムラの債務不履行の有無）について
(一)　事前承認義務違反
(1)　前記一で認定したとおり、被告アルプス・カワムラの担当者【Ｇ】は、平成七年六月から七月にかけて、西友とのネクタイの商談に関し、販売価格、柄構成、販売時期、契約条項に定められている義務の履行方法などについて、【Ｅ】に相談をしつつ話を進め、【Ｅ】の指示に従って、被告アルプス・カワムラが自ら織ネーム、下げ札を製作し、同年七月一〇日ころ、織ネーム、下げ札のカラーコピーとともに、西友で決まった商品のネクタイ生地の見本（スワッチ）を郵送したものである。
(2)　ところで、本件使用許諾契約における契約条項においては、被告アル
プス・カワムラは、契約上の義務として、
①　許諾商品を生産しようとするときは、事前に商品品目、希望小売価格、生産数量、完成時期、主たる販売先などを記載した「商品生産及販売計画書」と代表的見本をホリサンに提出してその承諾を受けなければならない（本件使用許諾契約四条一項）
②　その製造販売する許諾商品の現実見本を吊札、織ネーム、包装、容器とともに、ホリサンに提出しその承諾を得た後でなければ、許諾商品の製造及び販売を開始してはならず（五条四項）、製造した許諾商品の完成品四部を、販売を開始する前にホリサンに提出しなければならない（同条五項）③　その製造販売する許諾商品の現実見本及びホリサン指定の吊札、織ネーム、包装、容器の現物見本を、ホリサンが定める「商品生産承認依頼書」及び「吊札、織ネーム、包装、容器生産承認依頼書」とともにホリサンに提出しその承諾を得た後でなければ、指定商品及び吊札、織ネーム、包装、容器の製造を開始してはならず（同六条四項(1)）商品の販売を開始する前に、当該許諾商品及びその吊札、織ネーム、包装、容器の完成品四部をホリサンに提出しなければならない（同項(2)）
とされている。
したがって、前記(1)の被告アルプス・カワムラがホリサンに対して行った、西友に対して販売したネクタイにかかる事前の確認行為は、いずれも、商標管理権者であるホリサンないし【Ｅ】の指示に従ったものであるが、形式的には右契約各条項に違反するものというべきである。
(二)　紛争発生後の無断販売
(1)　前記一で認定したとおり、被告アルプス・カワムラは、西友から返品され、あるいは納品することができなかった(2)号標章を使用したネクタイ合計二二八一本を、株式会社ダイクマほかに対して値下げをして販売しており、この再販売行為については、ホリサンの明確な承諾を得ていない。(2)　本件使用許諾契約には、五条四項において、被告アルプス・カワムラは、許諾商品の現実見本を、吊札、織ネーム、包装、容器とともに、ホリサンに提出しその承諾を得た後でなければ販売してはならないと定められており、右ネクタイ及びそれに使用された下げ札、織ネームは、前記(一)で述べたとおり、【Ｅ】の指示に従って製造されたものであるけれども、前記一で認定したとおり、平成七年九月一二日以降、ヒューゴ・ボス社から右ネクタイの販売をきっかけとして大々的に警告行為がなされ、その後に開催された第二回ライセンシーミーティングにおいて、各ライセンシーは(3)号標章を統一して使用していくことが決められたことにかんがみれば、被告アルプス・カワムラは、既に製造した(2)号標章を使用した商品の販売については、改めて原告ないしホリサンの承諾を受けるべきであったということができる。
右のような具体的事情を考慮すれば、被告アルプス・カワムラの右販売行為は、本件使用許諾契約五条四項に違反するものというべきである。
(三)　ヒューゴ・ボス社に対する無断回答
(1)　前記一で認定したとおり、被告アルプス・カワムラは、ヒューゴ・ボス社からの警告書に対し、反論書を作成して送付することをホリサンの【Ｅ】に報告し、被告アルプス・カワムラ代表者が原文を作成した上、加筆訂正をした原案を、平成七年九月一九日ころ、ホリサンにファックスで送信し、同月二〇日、右原案を清書したものをヒューゴ・ボス社に送付したが、右ヒューゴ・ボス社に対する反論書の送付については、被告アルプス・カワムラと【Ｅ】、被告【Ａ】の間で右のほかはやり取りがされることはなかったのであり、被告アルプス・カワムラは、原告あるいはホリサンの明確な指示に基づかずに反論書を送付したことになる。(2)　本件使用許諾契約一〇条一項には、被告アルプス・カワムラは、許諾商品について第三者から不正競争、不正行為その他の理由によって差止め、損害賠償又はその他の請求を受けたときには、直ちにこのことを原告及びホリサンに通知し、原告、ホリサンと協議し、又はホリサンの指示に従ってこれに対する措置をとらなければならないと定められている。
右(1)の事実によれば、被告アルプス・カワムラは、ヒューゴ・ボス社からの警告行為に対して、反論書を送付することをホリサンに報告し、その原案をホリサンに送付した上でヒューゴ・ボス社に送付しているが、原告、ホリサンと協議した上、あるいはホリサンの指示に従って反論書をヒューゴ・ボス社に送付したとまでは認められない。
したがって、被告アルプス・カワムラの右行為は、形式的には、本件使用許諾契約一〇条一項に違反するものというべきである。
(四)　報告義務違反


(1)　前記一で認定したとおり、被告アルプス・カワムラは、原告及びホリサンの平成八年三月一五日付書面による商標使用報告書及び商標使用計画書並びに織ネーム、下げ札、代表的商品の提出の要請に対し、同年四月一二日に使用報告書及び使用計画書を提出したものの、前回と同じものであれば提出の必要はないとの【Ｅ】の指示に従って、織ネーム、下げ札、代表的見本は送付しておらず、新たに商品の納入が決まった同年四月二六日の段階で、ホリサンに対し、商品見本を送付している。
また、被告アルプス・カワムラは、同月二二日付の原告の本件通告書による織ネーム、下げ札、商品見本の提出要請に対して、五月二日付内容証明郵便により、提出を求める根拠を明示するように主張し、織ネーム、下げ札、商品見本の提出を拒否している。
(2)　本件使用許諾契約においては、被告アルプス・カワムラの許諾商品の生産に先立って商品見本、織ネーム、下げ札等を提出する義務（四条一項、五条一項）、あるいは商標の使用状況の報告義務（四条二項）、自ら製造した場合の下げ札、織ネームの製造、使用、在庫数の報告義務（六条四項(3)）等は定められているものの、原告あるいはホリサンの要求により、事後的に商品見本、下げ札、織ネームを提出する義務は直接には定められていない。
もっとも、本件使用許諾契約においては、契約違反又は履行遅滞に基づく契約解除の通告において、当該通告より三〇日以内に相手方が契約違反又は履行遅滞を是正しないときに契約を解除することができると定められている（一二条一項）。
したがって、被告アルプス・カワムラが、前記(1)の平成八年三月一五日付書面による報告要請に対して商品見本及び下げ札、織ネームを提出しなかった点は、本件商標の許諾管理権者であるホリサンないし【Ｅ】の指示に従ったものであるのみならず、本件使用許諾契約のいずれの条項にも違反しないものであり、また、同年四月二二日付の本件通告書による報告要請に対して商品見本及び下げ札、織ネームの提出をしなかった点についても、それ自体が直ちに契約条項に違反するものとはいえない（一二条一項の関係で、契約違反又は履行遅滞の有無とその是正の成否の問題が生じるにすぎない。）。
(3)　また、証拠（甲四一、六六）によれば、被告アルプス・カワムラが平成八年四月一二日に提出した同年三月末日までのボスクラブ標章の使用報告書に記載されている販売数量と、同年一二月末日までの使用計画書の数値の合計は、被告アルプス・カワムラが平成八年に製造、販売した実際の数量よりも少なかったことが認められる。
２　甲事件争点(一)(2)（本件通告書の解除通知としての有効性）について(一)　本件使用許諾契約には、契約解除に関する条項（一二条一項）が存在したことは、前記のとおりである。
ところで、本件使用許諾契約は、原告が本件商標権の専用使用権に基づいて被告アルプス・カワムラに対して本件商標を使用させる等の義務を負い、これに対して被告アルプス・カワムラが商標使用料の支払義務とともに各種義務を負担するものであって、いわゆる継続的契約関係に当たる。このような継続的契約関係にあっては、契約上解除に関する定めが存在する場合であっても、解除権を行使するためには、信義則上、取引関係を継続し難いような不信行為等のやむを得ない事由の存することが必要であると解するのが相当である。(二)　原告は、平成八年四月二四日付の本件通告書により、本件使用許諾契約を解除したと主張するので、この点について検討すると、本件通告書の内容は、前記一４(七)で認定したとおりである。
右事実によれば、本件通告書の内容は、前記１で検討したところの、本件使用許諾契約の履行におけるに被告アルプス・カワムラの具体的行為を問題としたものと解することはできず、その文面からは、原告が被告アルプス・カワムラに対し、いかなる事実をもって債務不履行を主張し、その履行の催告をしているのか覚知することができない。、そうすると、右通告は、本件使用許諾契約一二条一項の定める契約解除の前提としての履行の催告としては、効力を持たないものといわざるを得ない。
(三)　さらに、右(二)の点をひとまず措いて、本件通告書が前記１の各点の債務不履行についての催告書面であるとしても、以下に述べるとおり、これを契約解除の理由とすることはできないというべきである。
(1)　事前承認義務違反及び報告義務違反について
前記１(一)、(四)で述べたとおり、本件使用許諾契約の契約条項の定めからすれば、被告アルプス・カワムラは、事前承認義務を厳密に履行していたとはいい難い。
しかし、前記認定のとおり、第一回ライセンシーミーティングの際には、本件使用許諾契約に定められている事前承認義務、報告義務を履行するための書類の書式、提出方法などについては具体的には定められていなかったものであり、被告アルプス・カワムラは、平成七年六月ころに西友との商談をまとめて(2)号標章を使用した商品を製造、販売するに当たって、事前に【Ｅ】に電話をし、その際に取るべき手続を確認した上で、【Ｅ】の指示に従って資料の提出を行っていること、被告アルプス・カワムラの資料提出に対しては、【Ｅ】から、本件通告書が送付されるまで、何らの異議も述べられていないことからすれば、右事前承認義務、報告義務の履行態様は、仮にこれが形式的に契約条項に違反していたとしても、許諾管理権者たるホリサンの指示によるものであって、原告から右履行態様を非難されるいわれはないというべきである。
また、被告アルプス・カワムラが平成八年四月一二日付で提出した使用実績書と使用計画書の合計数量が、現実に販売した数量と比較して過小であったとしても、右時点で平成八年内に販売するすべての取引が決定したとは考え難いことからすれば、予測の数値となることはやむを得ないというべきであって、これをもって、本件使用許諾契約にいう報告義務に違反しているということはできない。
(2)　紛争発生後の無断販売について
被告アルプス・カワムラが、西友から返品されたネクタイについて、これを原告又はホリサンの承諾を得ることなく、再度販売したことは、前記のとおり、事前承認義務に違反するというべきである。


しかし、前記認定のとおり、被告アルプス・カワムラが、(2)号標章を使用したネクタイを製造したのは、ホリサンの不十分な使用商標の指示、管理にあったといえること、これら商品はいったんはホリサンの承認の下に製造されたものであること、第二回ライセンシーミーティングにおいては、(3)号標章を使用する方針が決定されたものの、原告のフーゴ・ボス社及びヒューゴ・ボス社に対する訴訟提起、第二回ライセンシーミーティングにおける被告【Ａ】の発言内容、その後の共同記者会見の内容、原告らが掲載した新聞広告の内容から明らかなように、本件商標に関わるライセンサー及びライセンシーの対外的態度としては、(1)号標章及び(3)号標章の正当性はもとより、(2)号標章使用の正当性をも主張するものであったこと、第二回ライセンシーミーティングにおいて、既に商品を生産したライセンシーについては、個別の話合いをして当該商品の取扱いを協議することとされたにもかかわらず、原告及びホリサンと被告アルプス・カワムラとの間で、西友に販売することができなかった(2)号標章を使用したネクタイの処分についての具体的な協議がされたとも認められないことなどからすれば、被告アルプス・カワムラによるネクタイの再販売行為を一概に非難することはできないというべきである。
(3)　ヒューゴ・ボス社に対する無断回答について
被告アルプス・カワムラが、ヒューゴ・ボス社からの警告行為に対して、平成七年九月二〇日、反論書を提出した際の対応は、前記認定のとおり、少なくとも事前にホリサン及び原告と協議したとはいえず、本件使用許諾契約一〇条一項に形式的には違反する行為というべきである。
しかし、被告アルプス・カワムラは、ホリサンに対して全く無断で反論書を提出したものではなく、少なくとも、反論書の正式文書とほぼ同一の文案を事前に【Ｅ】に送付し、その後、右反論書を清書し、提出しているものである。そして、ホリサン及び原告が、右反論書の原案の送付を受けた後、本訴提起に至るまで、反論書の提出それ自体、あるいはその内容について、被告アルプス・カワムラに対して異議を述べたような事実が存在したことを認めるに足りる証拠もない。また、前記のとおり、平成七年九月一三日に原告はフーゴ・ボス社及びヒューゴ・ボス社に対して訴訟を提起していたこと、被告【Ａ】は、第二回ライセンシーミーティングにおいて、(2)号標章について、法的には問題がないが、念のため(3)号標章を使用すると説明していたことからすれば、被告アルプス・カワムラの反論書の内容がヒューゴ・ボスに対して敵対的であることについても、当時のライセンサー及びライセンシーの基本的姿勢に反するものとまではいえない。このような事実からすれば、ホリサン及び原告は、少なくとも被告アルプス・カワムラの反論書の提出行為を黙認していたものと見るのが相当であり、また、その内容もライセンサー及びライセンシーの基本的姿勢に反するものとまではいえない。
(4)　さらに、証拠（乙一〇、二七、二九）によれば、原告は、本件通告書とほぼ同様の内容の通告書を、本件商標の各ライセンシーに一斉に送付していることが認められる。前記一で認定した事実からすれば、本件通告書は、オズマが「BOSS」と「CLUB」を完全に分離したロゴマークを使用した商品をカタログに掲載したことにより、本件商標の商標登録が取り消される可能性が高くなったと判断した被告【Ａ】が、フーゴ・ボス社及びヒューゴ・ボス社と和解をするに当たって、従前のライセンシーとの契約関係をいったん清算し、新契約を締結することによって和解条件に合致したものとする意図の下に、各ライセンシーに解除通知として送付したものであると見るのが自然である。
そして、前記のとおり、被告アルプス・カワムラには、一部本件使用許諾契約の契約条項に違反する行為があったものの、それらは許諾管理権者であるホリサンないし【Ｅ】の指示に従ったもの、あるいは、当時の原告、ホリサン、各ライセンシーの意向に沿ってなされたものであって、少なくとも、原告と被告アルプス・カワムラの信頼関係を破壊するような重大な契約違反行為とまでは評価することができない。してみると、右の一部契約条項違反の点を取り上げて解除権を行使することは、解除権の濫用に当たるものと認めるのが相当である。(四)　そうすると、原告の本件通告書によって本件使用許諾契約が解除されたとは認められないから、原告と被告アルプス・カワムラの本件使用許諾契約は、平成八年四月二四日以降も継続していたものというべきである。四　甲事件争点(二)（不正競争防止法に基づく請求の成否）について前記三で認定判断したとおり、原告と被告アルプス・カワムラとの間の本件使用許諾契約は、平成八年四月二四日以降も続いていたものと認められるところ、前記一で認定したとおり、原告は、平成八年五月二八日に本件商標権の専用使用権を、被告【Ａ】は本件商標権を、いずれもヒューゴ・ボス社に譲渡したことにより、本件使用許諾契約の基礎となっている本件商標権の専用使用権は混同により消滅し、これは、平成八年九月二四日に商標登録原簿に登録されている。そうすると、本件商標権の専用使用権に基づく本件使用許諾契約は、右時点において原告の責に帰すべき事由により履行不能となったものというべく、平成九年一月一六日到達の被告アルプス・カワムラの原告に対する解除通知により、解除されたものと認められる。
したがって、平成九年一月一六日までは、被告アルプス・カワムラは、原告との間では、本件使用許諾契約に基づき、適法な使用権原を有していたものであるから、原告は、被告アルプス・カワムラに対し、右時点までは、本件標章を使用した商品の製造、販売について、不正競争防止法に基づく差止請求権、損害賠償請求権を行使することはできなかったものというべきである。なお、原告は、原告とフーゴ・ボス社及びヒューゴ・ボス社との本件和解契約においては、フーゴ・ボス社は(1)号標章及び(3)号標章については、一定期間は差止請求権を行使しない旨の約定があり、右期間中は原告は(1)号標章及び(3)号標章を使用許諾できたのであるから、履行不能には当たらないと主張する。しかし、原告とフーゴ・ボス社の間の和解の内容は、原告も認めるとおり、フーゴ・ボス社が一定期間は商標権に基づく差止請求権を行使しない旨の約定であって、原告が右期間中にライセンス業務的な行為を行うことができるのは、右和解条項に基づく事実上の反射的効果にすぎないというべきである。したがって、原告は、原告の被告アルプス・カワムラに対する本件商標権の専用使用権に基づく使用許諾を内容とする本件使用許諾契約の履行義務を果たすことはできなくなったのであって、この点に関する原告の主張は採用できない。


また、証拠（乙四二）及び弁論の全趣旨によれば、被告アルプス・カワムラは、平成九年一月一七日以降、本件商標を使用していないものと認められるから、右時点以降についての、本件商標を使用した商品を製造、販売したことに対する原告の被告アルプス・カワムラに対する不正競争防止法に基づく請求は、いずれもその請求の前提を欠き、失当であるといわざるを得ない。そうすると、その余の点を判断するまでもなく、不正競争防止法に基づく原告の請求はいずれも理由がない。
五　甲事件争点(三)について
(一)　被告アルプス・カワムラが、平成七年中に販売した(2)号標章を使用したネクタイについての使用料が二一万七〇三六円であること、その後、被告アルプス・カワムラが販売した商品（販売時期については争いがある。）の使用料ないし使用料相当額から頭金四〇〇万円を控除した額が五四万五三八〇円であることは、当事者間に争いがない。
前記一で認定したとおり、被告アルプス・カワムラは、平成八年一〇月一八日、原告に対し、右各使用料と被告アルプス・カワムラの原告に対する乙事件請求にかかる損害賠償請求権とを対当額で相殺する旨の意思表示をしており、後記六、七で述べるとおり、乙事件請求にかかる損害賠償請求権（ただし相殺前）の額は右金額を超えるから、原告の被告アルプス・カワムラに対する使用料請求権は、右相殺によって消滅したものというべきである。したがって、原告の請求は理由がない。
(二)　不正競争防止法に基づく損害賠償請求は、前記四で述べたところから、いずれも理由がない。
(三)　前記一で認定した各事実からすれば、原告の主張する消極的損害、無形損害は、これらが仮に生じたとしても、いずれも、本件商標の許諾管理権者である【Ｅ】の各ライセンシーに対する商標の使用態様の指示に誤りがあったことや管理が不十分であったことにより発生したものというべきであって、被告アルプス・カワムラの故意又は過失ある行為により生じたものということはできない。したがって、原告の右各損害の請求も失当である。
六　乙事件争点(一)（原告の債務不履行責任、被告【Ａ】の共同不法行為責任の有無）について
１　原告の責任
前記四で認定判断したとおり、本件使用許諾契約は、原告の責に帰すべき事由により履行不能となり、平成九年一月一四日に被告アルプス・カワムラにより解除されたものと認められる。
したがって、原告は、被告アルプス・カワムラに対し、民法四一五条、四一六条に基づき、その損害を賠償する責任を負う。
２　被告【Ａ】の責任
前記一の認定によれば、被告【Ａ】は、平成八年三月五日に商標権者から本件商標権を譲り受け（登録は同年六月一〇日）、さらに同年五月二八日、原告の代表者として、本件使用許諾契約の基礎となっている本件専用使用権をフーゴ・ボス社に譲渡する（登録は同年七月二二日）とともに、同年六月一一日本件商標権を同じくフーゴ・ボス社に譲渡した（登録は同年九月二四日）ことにより、本件専用使用権を消滅に至らしめたものである。
前記一で認定したところからすれば、被告【Ａ】は、原告会社の代表者として、本件使用許諾契約の内容を熟知しており、原告が本件専用使用権をフーゴ・ボス社に譲渡するとともに、被告【Ａ】が本件商標権を同じくフーゴ・ボス社に譲渡すれば、本件使用許諾契約に基づく被告アルプス・カワムラの本件通常使用権がその基礎となる本件専用使用権の消滅に伴って履行不能に至ることを熟知していたものというべきである。
したがって、被告【Ａ】は、被告アルプス・カワムラを害することを知って、故意に、被告アルプス・カワムラの原告に対する本件使用許諾契約に基づく使用権を履行不能の状態にし、もって、被告アルプス・カワムラの右債権を侵害したものとして、これにより被告アルプス・カワムラが被った損害を賠償する責任があるというべきである。
七　乙事件争点(二)（損害）について
１　証拠（乙四三）及び弁論の全趣旨によれば、原告が平成八年において製造、販売した(3)号標章を付した商品は、小売価格（定価）合計二億六九〇二万一三〇〇円、売上額合計一億四二五九万〇〇〇四円、粗利額合計六一八七万八四四九円（粗利率約四三パーセント）であったことが認められる。２　さらに、証拠（乙五五）及び弁論の全趣旨によれば、被告アルプス・カワムラにおける販売経費（ただし、商品の製造、販売に直接従事する部門に発生した経費）は、平成九年から平成一一年（ただし、被告アルプス・カワムラの事業年度による）の平均で、売上高に対して約二六パーセントであることが認められる。そうすると、被告アルプス・カワムラが平成八年において製造、販売した本件商標を使用した商品により得た純利益は、売上高の一七パーセント（粗利率四三パーセントマイナス販売経費二六パーセント）に当たる、二四二四万〇三〇〇円（一円未満切り捨て。ライセンス料控除前）であると認めることができる。３　本件使用許諾契約の契約期間が平成一〇年一〇月末日までであったことは当事者間に争いがない。また、証拠（乙一）によれば、本件使用許諾契約において、被告アルプス・カワムラは、右契約期間終了後六〇日間は、本件使用許諾契約に基づいて製造した許諾製品の販売を継続することができたことが認められる（一三条一項）。したがって、結局、被告アルプス・カワムラが本件使用許諾契約に基づいて本件商標を使用できたのは、平成一〇年一二月三〇日までであると認められる。
よって、被告アルプス・カワムラは、本件商標使用許諾契約が解除された日の翌日である平成九年一月一七日から平成一〇年一二月三〇日までの期間（七一三日間）における、本件使用許諾契約に基づく商品の販売により得べかりし利益を喪失したものと認められる。
４(一)　平成七年販売分の未払使用料
被告アルプス・カワムラが、平成七年中に製造、販売した(2)号標章を使用したネクタイについての継続使用料が二一万七〇三六円であることは、当事者間に争いがない。
(二)　平成八年販売分の未払使用料
本件使用許諾契約に基づくライセンス料は、小売希望価格の四パーセントであることは当事者間に争いがなく、これに基づいて平成八年における原告の右売上に対するライセンス料を計算すると、合計一〇七六万〇八五二円であることが認められる。
（269,021,300×4%=10,760,852）(三)　平成九年一月一七日から平成一〇年一二月三〇日までの期間の被告ア
ルプス・カワムラの得べかりし利益額
被告アルプス・カワムラが平成八年に現実に販売したことによる利益の額から、被告アルプス・カワムラが右期間に得べかりし利益の額（継続使用料控除前）を推定すると、四七三五万一五九九円となる。


（24,240,300×713/365=47,351,599）同様に、右期間の継続使用料相当額を算出すると、二一〇二万〇五一三円となる。
（269,021,300×713/365×4%=21,020,513）(四)　証拠（乙一）によれば、本件使用許諾契約に基づき、被告アルプス・カワムラから原告に対し、頭金として四〇〇万円が支払われたこと、本件使用許諾契約によれば、被告アルプス・カワムラは右頭金を継続使用料の支払に当たって、その一部に充当できる旨定められていること（三条三項）が認められる。２　被告アルプス・カワムラが、平成八年一〇月一八日付内容証明郵便により、本件使用許諾契約において被告アルプス・カワムラから原告に対して支払われた頭金四〇〇万円を継続使用料に充当するとともに、原告の被告アルプス・カワムラ対する使用料支払請求権と被告アルプス・カワムラの乙事件にかかる損害賠償請求権を対当額で相殺する旨の意思表示をしたことは前記一で認定したとおりであるから、結局、被告アルプス・カワムラが原告に対して請求できる本件使用許諾契約の履行不能による損害額は、一九三五万三一九八円となる。（47,351,599-21,020,513-217,036-10,760,852＋4,000,000=19,353,198）３　この点、被告アルプス・カワムラは、本件商標のような著名・周知でない商標については、継続的に使用することにより、売上が増加し、その増加率は一年につき一〇パーセントを下らないと主張するが、右被告アルプス・カワムラの主張を認めるに足りる的確な証拠は見当たらない。
４　よって、原告及び被告【Ａ】は、被告アルプス・カワムラに対し、連帯して、金一九三五万三一九八円及び乙事件の訴状送達の日の翌日である平成九年五月二二日から支払済みに至るまで、年五分の割合による金員を支払う義務がある。八　以上の次第で、原告の請求はいずれも理由がなく、被告アルプス・カワムラの請求は、主文第一項記載の限度で理由がある。
（平成一二年三月九日口頭弁論終結）
大阪地方裁判所第二一民事部
裁判長裁判官　　　小　　　松　　　一　　　雄
裁判官　　　水　　　上　　　　　　　周
裁判官渡部勇次は、転補のため署名押印できない。
裁判長裁判官　　　小　　　松　　　一　　　雄
（別紙）　商標権目録
登録番号　　　第二一〇八〇二六号
出願日　　　　昭和六一年三月二〇日
公告日　　　　昭和六二年四月二〇日
登録日　　　　平成元年一月二三日
指定商品　　　旧第一七類　被服、布製身回品、寝具類
登録商標　　　第一目録(1)記載のとおり
（別紙）　契約条項目録
契約条項中の甲は原告、乙はホリサン、丙は被告アルプス・カワムラを指す。
第４条（商品生産の事前承認と報告義務）
１　丙は、この契約に基づいて、その許諾商品を生産しようとするときは、事前に商品品目、希望小売価格、生産数量、完成時期、主なる販売先などを記載した「商品生産及び販売計画書」と代表的見本を乙に提出してその承認を受けなければならない。
２　丙は、本商標の使用状況を記録しておき、甲乙の要求があれば、３０日以内に、これを乙に報告（本商標使用立証資料の提出を含む）する。
第５条（品質管理）
１　丙は、この契約に基づいて許諾商品を生産しようとするときは、乙から指定された形状、色彩の本商標を商品及び吊札、織ネーム、包装、容器等に使用しなければならない。    また、その使用態様についても乙の指示に従うものとする。４　丙は、その製造販売する許諾商品の現実見本を、吊札、織ネーム、包装、容器とともに、乙に提出しその承認を得たのちでなければ、許諾商品の製造及び販売を開始してはならない。
５　丙は、前項に定める承認を受けたのち、製造した許諾商品の完成品四部を、販売を開始する前に乙に提出しなければならない。
第６条（吊札、織ネーム等の購入及び製造並びに報告義務）１　丙は、この契約に基づいて製造販売する許諾商品に添付する吊札、織ネーム、包装、容器、証紙を、乙からその製造販売、代金回収業務の一切を委託されている指定業者から別途に定める金額で購入するものとする。但し吊札、織ネーム、包装、容器について乙から書面による承諾を得た場合はこの限りではない。３　丙は、乙の書面による同意を得ることなくして、許諾者名及び本商標の表示ある吊札、織ネーム、包装、容器、証紙を他に製造させてはならない。４　丙は、乙の書面による承諾を得て、前記吊札、織ネーム、包装、容器を他に製造せしめるときには、次の事項を遵守しなければならない。(1)　丙は、その製造販売する許諾商品の現実見本及び乙指定の吊札、織ネーム、包装、容器の現実見本を、乙が定める別紙「商品生産承認依頼書」、「吊札、織ネーム、包装、容器生産承認依頼書」とともに乙に提出しその承認を得たのちでなければ、指定商品及び吊札、織ネーム、包装、容器の製造を開始してはならない。
(2)　丙は、前項の承認を受けたのち、製造した許諾商品及びその吊札、織ネーム、包装、容器の完成品四部を、販売を開始する前に乙に提出しなければならない。
(3)　丙は、吊札、織ネーム、包装、容器の製造数、許諾商品への使用、在庫数を、乙が指定する帳簿に記録しておき、毎月５日にこれらの製造数、使用数、在庫数を比較一覧した書類を乙に提出するものとする。
第９条（第三者による権利侵害）
１　丙は、本商標の商標権を侵害し、又はその他の方法で不正競争を行う者を発見したときは、ただちにこのことを甲、乙に通知し、これに対してとるべき措置について乙の指示に従い、かつ、甲、乙に必要な協力をしなければならない。２　甲、乙は丙から前項に基づく通知を受けたのち、当該第三者の行為に対し適切な措置をとるよう最善の努力をしなければならない。
第１０条（被許諾者による第三者の権利侵害）


平成１６年(ﾈ)第４２０５号　損害賠償請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成１６年(ﾜ)第４３３２号）
平成１６年１２月２１日　口頭弁論終結
判決
控訴人　　　　　　　　日精樹脂工業株式会社
訴訟代理人弁護士　　　春田博
被控訴人　　　　　　　株式会社日本製鋼所
訴訟代理人弁護士　　　安田有三
主文
１　本件控訴を棄却する。
２　控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　控訴人
(1)原判決中，控訴人敗訴部分を，(2)項に反する限度で取り消す。(2)被控訴人は，控訴人に対し，２億円及びこれに対する平成１４年４月１日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。
(3)訴訟費用は第１，２審とも被控訴人の負担とする。
(4)仮執行宣言
２　被控訴人
主文同旨
第２　事案の概要
控訴人及び被控訴人は，いずれも射出成形機の大手メーカーであり，マグネシウム合金用射出成形機を製造販売しているものである。被控訴人は，米国法人シキソマット・インク（以下「シキソマット社」という。）との間で実施許諾契約を締結し，同社の技術を使用したマグネシウム合金用射出成形機を，日本，東アジア諸国及び東南アジア諸国において製造できる独占的通常実施権並びに全世界において販売できる非独占の通常実施権を得ている。
本件は，控訴人が，被控訴人に対し，被控訴人とシキソマット社とが共同して，控訴人が製造販売する射出成形機（以下「控訴人製品」という。）がシキソマット社の有する特許権を侵害する可能性が高いことなどを内容とする虚偽の内容の文書（平成１３年１月３日付けのもの（以下「本件文書１」という。）と同年２月２８日付けのもの（以下「本件文書２」という。）。以下，まとめて「本件文書」という。）を日本におけるライセンシーに対し送付したなどと主張し，被控訴人の行為は不正競争防止法２条１項１４号所定の不正競争行為に該当するとして，同法４条に基づく損害賠償を求めている事案である。
原判決は，本件文書の作成名義は，いずれもシキソマット社であり，控訴人が本件文書を作成し，又は，作成に関与したことを認めるに足りる証拠はないし，シキソマット社と被控訴人は，実質的に一体の関係にあるということもできないなどとして，控訴人の請求を棄却したため，控訴人は，これを不服として，控訴を提起したものである。
当事者の主張は，次のとおり付加するほか，原判決の「事実及び理由」の「第２　事案の概要」，「第３　争点に関する当事者の主張」欄に記載のとおりであるから，これを引用する。
当裁判所も，「シキソモールディング製法」，「本件比較表」の語を，原判決の用法に従って用いる。
１　控訴人の当審における主張の要点
(1)本件文書１に添付された本件比較表は，被控訴人により作成されたものである。被控訴人は，本件比較表が顧客へ送付されることを前提として，これを作成したものであり，本件文書１の作成に関与したものである。(2)被控訴人の担当者Ａ（以下「Ａ」という。）は，シキソマット社が本件文書２を送付する前に，本件文書２の内容を校閲し，シキソマット社に対し，同文書の内容を一部追加訂正することを希望した。また，Ａは，被控訴人が携帯電話の市場を失うおそれがあるとして，シキソマット社に対し，本件文書２の早期の発送を依頼している。
(3)シキソマット社が，訴外ザ　ダウ　ケミカル　カンパニー（以下「ダウケミカル社」という。）からマグネシウム合金の射出成形に関する発明に係る日本国特許権（特許番号第１５５０７６０号，第１５９１４７８号，第３０６２９５２号。以下「本件特許権」という。）を譲り受け，その旨の移転登録を得たのは，平成１３年５月２９日である。したがって，シキソマット社は，本件文書及び本件比較表を発送したときには，これらの特許権を有してはいなかったものである。
２　被控訴人の当審における主張の要点
(1)被控訴人は，本件文書及び本件比較表を作成したものではない。文書の作成者とは，文書を作成し，その内容を修正ないし削除する最終的な権限を有するものをいう。被控訴人が，本件文書の内容を事前に知り，あるいは，その内容について意見を述べていたとしても，本件文書の作成権限がない以上，本件文書を作成し，又は，作成に関与したものということはできない。(2)シキソマット社は，平成１３年１月及び２月当時，ダウケミカル社から，本件特許権について，再実施権を付与された独占的通常実施権を許諾されていた。
第３　当裁判所の判断
当裁判所も，控訴人の請求は理由がないから，棄却すべきものであると判断する。その理由は，次のとおりである。
１　前記引用に係る原判決「第２　事案の概要」欄摘示の「争いのない事実等」並びに以下の各項の括弧内に記載した各証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
(1)シキソマット社は，ダウケミカル社から，マグネシウム合金の射出成形に関する特許権について，再実施許諾可能な独占的実施許諾権を得ており（本件特許権については，平成１３年５月２９日，ダウケミカル社からシキソマット社に移転登録されている。），これに基づき，４０以上のライセンシーに対し実施許諾しており，環太平洋地域については被控訴人に同特許権（本件特許権を含む。）について独占的実施権を許諾している（甲１，甲７の１，乙１ないし３，弁論の全趣旨）。
(2)シキソマット社は，ダウケミカル社との上記実施許諾契約において，特許を侵害する第三者に対しては，単独であるいはサブライセンシーと合同で，シキソマット社単独あるいはサブライセンシーと共同の費用負担で，特許権を主張する権利を有している（甲３８，弁論の全趣旨）。


(3)シキソマット社は，平成１０年１２月２１日，控訴人に対し，控訴人がマグネシウム合金の射出成形機を開発していることに対し，シキソマット社が有する特許権を侵害することのないようにとの注意を促す書面を送付している（甲１）。(4)シキソマット社は，平成１３年１月３日ころ，同社名義で，日本における複数のライセンシーに宛てて，控訴人製品について「パテント侵害の可能性が高いものと考えます。・・・日精社（判決注・控訴人）の機械を購入するいかなる会社もパテント侵害問題に捲き込まれることになるでしょう。」と記載した本件文書１を，本件比較表（控訴人製品と被控訴人の製品を価格，型締め力，操業温度，マグネシウムの状態などの項目ごとに対比したもの）を添付して，送付した（甲３，甲３１の４・５。）。
(5)シキソマット社は，平成１３年２月２８日ころ，同社名義で，日本における複数のライセンシーに宛てて，「我々は日精のマグネシウム射出成形プロセスは我々の特許および技術を侵害していると考えていますし，それに従って手続きを取っております。シキソマットがこのような手続を取らない，となればライセンシーに対してのわれわれの責任不履行となるわけです。」「もしも仮に日精があなたに近づき，そこであなたが彼らと秘密情報を分かち合うような事があれば，あなたが結んでいるシキソマットとの契約に違反することになります。このような事態はあなたにとっても，シキソマットにとっても好ましくない，極めて困難な法的状況を生み出すことになるでしょう。この前お送りしたレターにも述べましたが，日精のマシンは多くの理由により長時間の稼働には耐えられないものと信じます。」などと記載した本件文書２を送付した（甲４，甲３１の６）。(6)被控訴人の担当者のＡは，本件文書２の発送前の平成１３年２月２１日に，シキソマット社から本件文書２の内容について意見を求められ，「私どもの弁護士との協議にもとづく法的訴訟」などの文言を加筆してはどうか，との提案をしたが，シキソマット社は，その提案を採用せずに，本件文書２を送付した（甲３５，甲３９，甲４）。Ａは，平成１３年２月２７日には，シキソマット社に対し，被控訴人としては，携帯電話の市場を失うことになるため，本件文書２を早く送付してもらいたい，との内容の文書を送付している（甲３６）。２　上記認定の事実によれば，本件文書の作成名義人は，シキソマット社であり，被控訴人は，その作成名義人でも，これを送付したものでもないことは明らかである。
また，文書の作成名義人ではない者といえども，当該文書の作成，送付行為について，最終的な決定権を行使し得る立場にある場合には，当該文書の作成，送付行為について，文書の作成名義人と共同でその責任を負うべきことがあり得るとしても，上記認定の事実によれば，本件の被控訴人については，シキソマット社と共同でその責任を負うべき場合には当たらないというべきである。すなわち，上記認定の事実によれば，シキソマット社は，被控訴人との実施許諾契約におけるライセンサーとして，同社が許諾している特許権を侵害している者があれば，その侵害者を排除すべき義務を，被控訴人に対し負っており，この義務の履行として，本件文書を作成し，送付したこと（このことは，本件文書２の「シキソマットがこのような手続を取らない，となればライセンシーに対してのわれわれの責任不履行となるわけです。」との記載などから明らかである。），本件文書２の内容について，シキソマット社が事前に被控訴人に開示し，被控訴人がシキソマット社に対し，一部加筆訂正の提案をしているものの，シキソマット社がこれを最終的に採用せず，元の文書のまま本件文書２を送付していることにも表れているように，シキソマット社は，被控訴人との実施許諾契約のライセンサーとして，本件文書を作成，送付するにあたり，その内容及び送付する相手方の範囲などについて最終決定権を持っていたものであり，被控訴人は，単にライセンシーとして，シキソマット社に対し，情報を提供し，協力しながら，実施許諾契約上の義務の履行を求めていたものと認められる。
そして，上記認定の事実によれば，本件比較表についても，被控訴人がその作成に関与していると推認される（甲３２）ものの，本件文書１に「シキソマット社は日精から得られた，限られた情報と，日本製鋼所の機械の確立されたデータを比較しました。その結論は，添付された比較表からすぐに判りますが，・・・」と記載されていること（甲３）などに照らせば，本件文書１にこれを添付して，日本における複数のライセンシーに宛てて送付することを最終的に決定したのは，本件文書について責任を負うシキソマット社であると認められる。以上のとおり，シキソマット社は，被控訴人との実施許諾契約におけるライセンサーとして，特許権を侵害する第三者を排除するために，侵害行為者かどうかの判断，及び，侵害行為を排除するためにどのような手段を取るべきか，警告書を送付する場合に，どのような範囲でどのような文書を送付すべきかを最終的に判断し，適切な対応手段を取るべき実施許諾契約上の義務を負っているものであり，これに対し，被控訴人は，シキソマット社が本件文書を作成するに際し，同社に対し，ライセンシーとして情報を提供するなどして，これに協力し，また，本件文書２を早く送付してもらいたい旨申し出たとしても，それは，単に，ライセンシーとして，ライセンサーであるシキソマット社に対し，必要な情報を提供し，実施許諾契約上の義務の履行を求めたものにすぎず，本件文書の内容を最終的に決定したり，これを訂正する権限を有しているわけでもなく，本件文書を送付する相手方の範囲を決定する権限もないのであるから，シキソマット社と共同で本件文書の送付行為をしたものとみることはできない。
また，前記のとおり，被控訴人が本件比較表の作成に関与しているとしても，それは，シキソマット社が特許権の侵害と判断する行為についてシキソマット社としての対策を講じるに際し，ライセンシーである被控訴人として，シキソマット社に対し情報を提供したというものにすぎないのであって，被控訴人において本件比較表が顧客に送付されることを知っていたかどうかにかかわりなく，被控訴人の上記関与をもって，被控訴人が不正競争防止法２条１項１４号所定の営業誹謗行為をしたということはできないし，本件文書１の送付につきシキソマット社と共同でその責任を負うと解することもできない。
なお，控訴人は，本件文書はシキソマット社のみの作成名義となっているが，被控訴人とシキソマット社は実質的に一体の関係にあるとして，被控訴人にも法的責任がある旨主張する。


平成１３年１２月２５日判決
平成１３年（レ）第２４号　旅行代金返還請求控訴事件（原審・京都簡易裁判所平成１２年(ハ)第２０５８５号）
主文
１　本件控訴を棄却する。
２　控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
１　原判決を取り消す。
２　被控訴人の請求を棄却する。
第２　事案の概要
本件は，社員に対する海外研修制度を有する被控訴人が，英会話の海外研修帰国後，２年未満で退職等した場合には，当該研修中，給与以外に支給された費用の全額を返納しなければならない旨規定する海外研修規程４条２項を根拠に，研修後約２か月後に退職した控訴人に上記費用の返還を求めた事案であり，控訴人はその返還義務はないと主張して争っている。
１　争いのない事実等（証拠によって認定する場合は証拠を示す。）(1)　控訴人は，平成８年４月ころから同１１年１２月１日までの間，被控訴人において雇用契約上の地位にあり，ハイヤー運転の業務に従事していた（乙８，弁論の全趣旨）。
(2)　控訴人は，同１１年８月２７日から同年９月２６日までの間，被控訴人の応募する海外研修制度で，イギリスに赴いていた（乙７。以下「本件研修」という。）。
(3)　被控訴人は，海外研修について，海外研修規程（甲２。以下「本件研修規程」という。）として以下の規定を置いている。
（応募資格）
第２条　応募資格者はエムケイ株式会社に勤務する勤続１年以上の社員，職員で，英会話研修を受講しているものに限る。但し，勤続１年未満に在って，海外研修が業務上必要と会社が認めるときはこの限りではない。
（費用）
第４条①　本制度で支給する費用は次の各号とし，渡航手続き及び個人的な消費費用は含まない。
一　渡航旅費
二　留学学費
三　宿泊費
四　現地での食費
五　留学期間中の給与
②　海外研修帰国後２年以上業務に従事しないで退職等に至った場合は，給与以外に支給された費用の全額を返納しなければならない（以下「本件規定」という。）。
(4)　控訴人は，同年７月１３日，本件研修に際し，本件研修規程を遵守する旨の誓約書に署名押印した。
(5)　控訴人は，同年１１月３０日，業務中に，Ｔ字形交差点において，左方からの直進車両に気づかないまま右折し，出会い頭にこの左方からの車両と衝突するという交通事故を起こした（以下「本件事故」という。）。(6)　控訴人は，同年１２月１日，被控訴人を退職した。(7)　被控訴人は，控訴人に対し，本件研修費用として８２万８１９０円の返還を求め（以下「本件研修費用」という。），控訴人は，１審では同費用額については自白していた。
２　争点
(1)　本件規定は，労働基準法１６条に違反し，無効か。
（控訴人の主張）
本件研修の目的は，社員が英会話ガイドの業務に従事するための能力開発にあり，業務に当たる。また，本件規定は２年間の身分拘束を規定するが，これは留学期間（１か月）に比し，不当に長期の拘束といえる。以上の理由から，本件規定は，労働基準法１６条に違反し，無効である。
（被控訴人の主張）
本件研修は，希望する社員がこれに応募し，被控訴人が本件研修規程に則って審査の上，合格した社員と個別に契約（その性質は，会社が，社員との間で当該研修費用について消費貸借契約を締結し，ただし，一定期間の継続勤務を停止条件として貸金返還債務免除の特約を付したものと解される。）するものであって，就業規則に基づく業務ではない。実質的にみても，本件研修の目的は，社員の教養を高める一般的なものにすぎないのであって，業務性は認められない。また，返還を求める費用の細目も，給与を除く旅費・学費・宿泊費・現地での食費と合理的範囲に限定されているのであって，違法なものではない。
(2)　控訴人の退職は自己都合によるものか（本件規定中の「退職」は自己都合による場合のみと解される。）。
控訴人は，退職は，控訴人が交通事故に遭い，精神上，自動車運転業務に耐えなくなったためのやむを得ない理由によるものであり，自己都合退職とは異なると主張している。
(3)　本件研修費用について自白の撤回が認められるか。控訴人は，本件研修費用８２万８１９０円につき１審で自白したが，これは真実に反し，かつ錯誤に基づくものであるからこれを撤回する旨主張し，被控訴人は，この自白の撤回に異議を述べている。
第３　争点に対する判断
１　争点(1)について
(1)　まず，本件研修の業務性について検討するのに，証拠（甲２，乙１の１ないし１２，８，弁論の全趣旨）を総合すれば，控訴人は，英会話による観光ガイド業務に従事できるようになることを本件研修参加の動機としていたこと，本件研修中は公務とみなされ（本件研修規程６条），賞与の支給を受けていたこと，そして現に本件研修終了後は，上記業務に従事することがあり，その際にはこれに対する手当の支給を受けていたことが認められ，これらによれば，本件研修の業務性を肯定できるかにみえる。
しかし一方，証拠（甲２，乙８，弁論の全趣旨）を総合すれば，本件研修規程は，海外研修制度の目的を社員等の士気高揚，能力開発，人格形成等に置いていること（１条），本件研修参加者の募集資格は，社員からの個別の応募によるとの体裁を採っていること（２条），上記応募は年度ごとに募られていること，控訴人自身も自発的に参加意思を固め，応募していることが認められる。また，本件研修前，控訴人はハイヤー運転業務に従事していたところ（上記第２の１争いのない事実等(1)），本件証拠上，同業務自体に英会話習得の必要性が高く，また，被控訴人において，一定の勤続年数のある社員は，本件研修を受けることが事実上義務づけられていたなどの事実は伺われない。
以上の事実を総合すれば，控訴人において，いわゆるキャリアアップのために英会話収得が必要と考え，また事実そのとおりの成果を上げた事実が伺えるとしても，これは，自己の能力開発努力が結果的に業務に資する結果を導いたものとも評価できるし，公務とみなして賞与を支給することも，社員が進んで研修に参加できるよう，会社が社員を経済的に支援する趣旨のものとも解される。控訴人は，本件研修規程２条ただし書きの規定を根拠として同条本文に該当する場合も，海外研修が業務に当たる旨主張するが，その文言からみても，そのような解釈には賛同できない。


平成１７年（行ケ）第１０７３６号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成１８年７月２６日
判決
原告富田製薬株式会社
訴訟代理人弁護士岩坪   哲
訴訟代理人弁理士三枝   英二
同藤井淳
被告ニプロ株式会社
訴訟代理人弁護士近藤   惠嗣
同丸山隆
主文
１特許庁が無効２００２－３５４５２号事件について平成１７年９月８日にした審決のうち，特許第２７６９５９２号の請求項９，１０に係る発明についての特許を無効とするとの部分を取り消す。２原告のその余の請求を棄却する。
３訴訟費用は，これを２分し，その１を原告の，その余を被告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が無効２００２－３５４５２号事件について平成１７年９月８日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
原告は請求項１ないし１０から成る後記特許の特許権者であるところ，被告は，特許庁に対し，上記特許のうち請求項７ないし１０につき無効審判請求をした。
これにつき特許庁は，平成１６年１月２６日付けで，請求不成立の審決（第１次審決）をしたが，これに不服の被告が審決取消訴訟を提起し，東京高等裁判所は平成１６年１２月２１日上記審決を取り消す旨の判決をし（第１次判決，同判決は確定した。）
そこで特許庁がさらに審理し，平成１７年９月８日付けで，後記特許の請求項７～１０に係る発明についての特許を無効とする旨の審決（第２次審決）をした。本件訴訟は，これに不服の原告が上記審決の取消しを求めた事案である。なお，原告は，上記特許権に基づき被告外１名に対して特許権侵害差止等請求訴訟を提起し，同訴訟は大阪高等裁判所に係属中である（平成１６年(ネ)第２０３５号。）
第３当事者の主張
１請求の原因
(1)特許庁等における手続の経緯
ア原告は，平成４年１２月１４日，名称を「重炭酸透析用人工腎臓潅流用剤の製造方法及び人工腎臓潅流用剤」とする発明について特許出願をし，平成１０年４月１７日，特許庁から特許第２７６９５９２号として設定登録を受けた（請求項１～１０。甲１。以下「本件特許」という。。）これに対し被告から，本件特許のうち請求項７ないし１０につき特許無効審判請求がなされたので，特許庁はこれを無効２００２－３５４５２号事件として審理した上，平成１６年１月２６日「本件審判の請求は，成，り立たない」との審決（甲２。第１次審決）をした。。イこれに対し被告から審決取消訴訟が提起され，東京高等裁判所はこれを平成１６年（行ケ）第７８号事件として審理した上，平成１６年１２月２１日，第１次審決を取り消す旨の判決（甲３。第１次判決）をした。ウそこで，特許庁は，上記無効２００２－３５４５２号事件につきさらに審理した上，平成１７年９月８日「特許第２７６９５９２号の請求項７，～１０に係る発明についての特許を無効とする」との審決（甲４。以下。「本件審決」という）をし，その謄本は平成１７年９月１２日原告に送。達された。
(2)発明の内容
本件特許の請求項７ないし１０に係る発明の内容は，下記のとおりである（以下，請求項７に係る発明を「本件発明１，請求項８に係る発明を「本」件発明２，請求項９に係る発明を「本件発明３，請求項１０に係る発明」」を「本件発明４」という。。）
記【，「請求項７】塩化ナトリウム粒子の表面に塩化カリウム，塩化カルシウム塩化マグネシウム及び酢酸ナトリウムからなる電解質化合物を含むコーティング層を有し，かつ，複数個の塩化ナトリウム粒子が該コーティング層を介して結合した造粒物からなる顆粒状乃至細粒状の重炭酸透析用人工腎臓潅流用剤。
「判決注，本件発明１の構成要件を次のように分節して「構成要件Ａ」の，ようにいうことがある。
Ａ塩化ナトリウム粒子の表面に
Ｂ塩化カリウム，塩化カルシウム，塩化マグネシウム及び酢酸ナトリウムからなる電解質化合物を含むコーティング層を有し，かつ，Ｃ複数個の塩化ナトリウム粒子が該コーティング層を介して結合した
Ｄ造粒物からなる顆粒状乃至細粒状の
Ｅ重炭酸透析用人工腎臓潅流用剤」。
【請求項８】さらに酢酸を含有してなる請求項７に記載の重炭酸透析用人工腎臓潅流用剤。
【請求項９】塩化ナトリウム粒子の表面に塩化カリウム，塩化カルシウム，塩化マグネシウム及び酢酸ナトリウムからなる電解質化合物及びブドウ糖を含むコーティング層を有し，かつ，複数個の塩化ナトリウム粒子が該コーティング層を介して結合した造粒物からなる顆粒状乃至細粒状の重炭酸透析用人工腎臓潅流用剤。
【請求項１０】さらに酢酸を含有してなる請求項９に記載の重炭酸透析用人工腎臓潅流用剤」。
(3)第１次審決及び第１次判決の内容


平成１６年１月２６日になされた第１次審決（甲２）は，前記のとおり無効審判請求不成立としたものであるが，その理由の要点は，①本件発明１は，特開平２－３１１４１８号公報（甲５。以下「刊行物１」という）に記載。された発明であるということはできない，②本件発明１は，特公平４－７５０１７号公報に記載された発明であるとも，同公報に基づいて当業者が容易に発明することができたともいえない，③本件発明１は，前記特公平４－７５０１７号公報及び特開平２－１４５５２２号公報に基づいて当業者が容易に発明することができたということはできない，④本件発明２は，前記特開平２－３１１４１８号公報又は前記刊行物１に記載された発明ということはできないし，前記特公平４－７５０１７号公報及び前記特開平２－１４５５２２号公報に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたということもできない，⑤本件発明３は，特開平３－２７５６２６号公報に記載された発明であるとも，同公報に基づいて当業者が容易に発明することができたともいえない，⑥本件発明３は，特開平２－３１１４１９号公報（甲１２。以下「刊行物２」という）に基づいて当業者が容易に発明す。ることができたとはいえない，⑦本件発明４は，前記特開平３－２７５６２６号公報に記載された発明ということはできないし，前記特開平３－２７５６２６号公報及び前記刊行物２に基づいて当業者が容易に発明をすることができたということもできない，としたものである。
一方，平成１６年１２月２１日になされた第１次判決（甲３）は，前記のとおり第１次審決を取り消したものであるが，その理由の要点は，本件発明１の潅流用剤は前記刊行物１の実施例２（引用実施例）が開示する潅流用剤と同一であると認定し，本件発明１に関する判断に誤りがあるから，これを前提とする本件発明２ないし４についての判断にも誤りがある，としたものである。
(4)本件審決の内容
ア平成１７年９月８日になされた本件審決の内容は，別添審決写しのとおりである。
その理由の要点は，①本件発明１及び２は，刊行物１に記載された発明であるから，特許法２９条１項３号により特許を受けることができない。②本件発明３は，刊行物２に記載の発明（以下「刊行物２発明」という）に基づき，周知技術を参酌して，当業者が容易に発明をすることが。できたから，特許法２９条２項により特許を受けることができない，③本件発明４も，刊行物２発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから，特許法２９条２項により特許を受けることができない，というものであった。
イなお本件審決は，原告が平成１７年５月２０日付け上申書及び平成１７年７月１９日付け回答書において，請求項７及び９についての訂正案を提示したことに対し，請求項７の訂正案は明細書に記載された範囲内の訂正でないことにより，請求項９の訂正案は刊行物２発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたことにより，いずれも訂正の機会を設ける必要性は認められない，とした。
ウさらに本件審決は，本件発明３と刊行物２の実施例２で得られた造粒物とを比較した場合の一致点，相違点は，次のとおりであるとした。
＜一致点＞
塩化ナトリウムと塩化カリウム，塩化カルシウム，塩化マグネシウム及び酢酸ナトリウムからなる電解質化合物及びブドウ糖を含む造粒物であって，塩化ナトリウムが電解質化合物を含むコーティング層を介して結合した顆粒状乃至細粒状の重炭酸透析用人工腎臓潅流用剤である点。
＜相違点＞
前者（本件発明３）ではブドウ糖がコーティング層中に含まれるのに対して，後者（刊行物２）では塩化ナトリウムとブドウ糖との粒状物をその他の電解質溶液で被覆して得られたものである点。
(5)本件審決の取消事由
しかしながら，本件審決は，訂正についての裁量権を逸脱濫用し（取消事由１，第１次判決の拘束力が及ぶ範囲を誤り（取消事由２，本件発明））３，４の進歩性の判断を誤った（取消事由３）ものであるから，違法として取り消されるべきである。
ア取消事由１（訂正についての裁量権の逸脱濫用の違法）(ｱ)本件の手続は，下記の経緯を辿っている。
①平成４年１２月１４日出願（特願平４－３５３９６５）②平成１０年４月１７日登録（特許第２７６９５９２号）
③平成１４年１０月２１日無効審判請求
④平成１６年１月２６日第１次審決（不成立）
⑤平成１６年３月１日審決取消訴訟提起（東京高等裁判所平成１６年（行ケ）第７８号）
⑥平成１６年１２月２１日第１次判決（第１次審決取消し）
⑦平成１７年９月８日本件審決（無効）
(ｲ)原告には，平成１５年法律第４７号による改正前の特許法（以下「平成１５年改正前の特許法」といい，同様に，改正後の特許法を「平成１５年改正法」という）１２６条１項本文の帰結として，第１次判。決後直ちに，訂正審判請求の機会が付与されるはずであった。しかし，平成１５年改正法附則２条１３項によると，平成１５年改正法による訂正審判請求の時期的制限に服さないケースは，同改正法施行時である平成１６年１月１日に審決取消訴訟が係属している場合に限局されている。したがって，平成１６年１月２６日に第１次審決（不成立）がなされ，その後，被告により提起された東京高等裁判所平成１６年（行ケ）第７８号事件が審理される段階においては，平成１５年改正法１２６条２項により，同事件の判決（第１次判決）による差戻審の審決に対する審決取消訴訟が提起されるまで，原告には訂正審判請求の機会が付与されないという極めて不利な状況にあった。


第１次審決は，請求不成立の審決であったので，その審決取消訴訟の提起に伴って訂正審判請求をする必然性も必要性も原告にはなかった。(ｳ)しかして，第１次審決に対する審決取消訴訟が平成１５年改正法の施行（平成１６年１月１日）の直後に係属したという原告にとって関与不能の事由により，原告は，平成１５年改正前の特許法に基づく訂正審判請求の機会を奪われた。したがって，この不利益を回避するための訂正請求の機会を付与する職権発動（１５３条２項，１３４条の２第１項）は，第１次判決後の審理において特許庁がなすべき覊束裁量行為であったというべきである。しかも，第１次判決は，本件特許のうち請求項９，１０については特許庁審判官を拘束する何らの認定判断も示さなかったのであるから，同請求項についての訂正請求の機会が，第１次判決後の訂正審判請求権を剥奪された代償として，原告に付与されるべきであった。
ところが，特許庁は，適切な職権発動をなさずに審理を行い，本件審決をなした。この誤りがなければ，特許庁が，訂正を許可し，かつ本件無効審判請求を不成立とする審決がなされたことは明らかである。したがって，第１次判決後の特許庁の職権発動に関する判断の誤りには，本件審決の結論に影響を及ぼす違法がある。
(ｴ)また，第１次判決による差戻し後の審理において，特許庁は，原告が訂正要件を備える訂正クレーム案を審判指揮に従って提出したにもか），かわらず（甲６，７，９，これを訂正要件に違反すると誤って判断しその理由に基づき，原告に訂正の機会を付与しなかったものであり，かかる措置は違法である。
イ取消事由２（本件発明１，２に係る第１次判決の拘束力の範囲についての判断の誤り）
第１次判決が行った判断は，刊行物１の実施例２が，本件発明１の構成要件Ｂ及びＣを充足するという判断であり，本件発明１が刊行物１に記載されているか或いは特許出願時の技術常識に照らして記載されているに等しいとの認定は全く行っていない。かえって，第１次判決は「流動層造，粒において原料粒子の表面の全部ないし相当部分が噴霧液によって濡れる旨の記載が見出せないことは被告（判決注，本件訴訟における原告のこと）の主張のとおりである（３７頁５～７行）とまで認定している。。。」したがって，第１次判決は，特許法２９条１項３号の要件事実である，本件発明１，２が「特許出願前に日本国内又は外国において，頒布された刊行物に記載された発明」であるか否かについては明示的な判断を行っていない。
しかるに，本件審決は，第１次判決を引用した上で「引用実施例で得，られる造粒物は本件発明１の構成要件をすべて充足するものであるから，本件発明１は甲第１号証に記載された発明であり，特許法第２９条第１項」，第３号に該当する（７頁１行～３行）との説示に及んだものであるから本件審決には論理の飛躍があり，この誤りには，結論に影響を及ぼす違法があることが明らかである。
ウ取消事由３（本件発明３，４の進歩性の判断の誤り等）(ｱ)第１次判決は，争点を請求項７（本件発明１）に集約するために，本件発明１についての認定判断が誤りであれば本件発明２ないし４についての判断も誤りがあることに帰する，このことについては，当事者間に，争いがない，と事実摘示をしたに止まり，本件発明３，４独自の新規性進歩性について何ら拘束力ある判断をしたものではない。なお，被告は，原告は本件発明３，４独自の進歩性に関する主張を第１次審決に対する取消訴訟の審理において提出しえたのであるから，本件訴訟においてこれを主張することは信義則上許されないと主張する。しかし，第１次審決に対する取消事由として被告が争点化しなかった本件発明３，４独自の進歩性についての訴訟資料を，原告が提示すべきであったという主張は，原告に無理を強いる非現実的な主張である。(ｲ)本件審決は，本件発明３と刊行物２とを対比し，本件発明３の進歩性。を否定し，本件発明４の進歩性も否定したが，かかる判断は誤りである①本件審決は，塩化カリウム，塩化カルシウム，塩化マグネシウム，酢酸ナトリウム及びブドウ糖を含むコーティング層を，塩化ナトリウム粒子表面に有することを特徴とする本件発明３について，刊行物２から容易想到とするが，刊行物２には，塩化カリウム等の微量電解質化合物を水溶液とし，塩化ナトリウム及びブドウ糖を攪拌混合した混合粉末に対して水溶液を噴霧して増量する流動層造粒法が記載されているに過ぎず，本件発明３の特定事項である「コーティング層にブドウ糖を含む」という事項は，何らの開示もなければ，その示唆も存在しない。
さらに，本件においては，甲１５（特開平２－１４５５２２号公報，甲１６（特開平３－２７５６２６号公報）を含めて，ブドウ糖）をコーティング層の成分とするという，刊行物２に開示されていない事項を補うための何らの副引用例も示されていない。重炭酸透析用人，工腎臓潅流用剤において，ブドウ糖を電解質と別の包装とする場合やブドウ糖を電解質と均一に混合する場合など各種の態様があることが周知であるということは，刊行物２における，ブドウ糖を流動層造粒法の核とする構成に代えて，ブドウ糖を被覆層に含有させる構成に想到することが容易であるとの結論を，何ら導きうるものではない。②また，塩化ナトリウム及びブドウ糖を核粒子としてこれに対し電解質溶液を噴霧する流動層造粒法によっても，偏析の解消には限度がある。なぜなら，塩化ナトリウムとブドウ糖が流動層中に浮遊懸濁して激しく運動する状態において，これらの粒子に噴霧液が噴霧されてなる造粒物は，塩化ナトリウムを核とする造流物と，ブドウ糖を核とする造粒物とが，１次凝集粒子として別個に生成されると考えられ，結局，比重の大きな塩化ナトリウムを核とする造粒物と，比重の小さな。ブドウ糖を核とする造粒物が混在することは避けられないからであるこれに対し，本件発明３は，塩化ナトリウム粒子を核粒子とし，他の電解質化合物及びブドウ糖をすべてコーティング層の成分として用いるものであるため，所定の組成比にほぼ沿った高度な含有均一性を実現し，偏析の問題をほぼ完全に解消できるものであるから，刊行物２発明とは質的に異なる顕著な効果を有する。


③ブドウ糖の水溶液は，弱酸性に対しては比較的安定であるが，アルカリ性では不安定であり，炭素鎖の開裂等を伴う分解が起こり，異性化することが知られており（甲１７～１９，医薬品として定められ）た成分処方を保ち得ない（他物質への変性）ということは，医薬品として重大な禁忌である。しかるに，流動層造粒法における噴霧液にブドウ糖を混入して用いようとする場合，塩化カリウム，酢酸ナトリウムを含有する電解質化合物水溶液は，ｐＨ８．５３程度の弱アルカリ性を有する（甲２０。したがって，当業者にとって，人工透析剤を）製造する流動層造粒工程において，噴霧液としてブドウ糖の水溶液を用いることについては，禁忌というべき技術的阻害要因が存在する。④本件発明３について進歩性が否定されない以上，本件発明４についても進歩性は否定されない。
２請求原因に対する認否
請求原因(1)ないし(4)の各事実は認めるが，同(5)は争う。
３被告の反論
本件審決の認定判断は正当であり，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
(1)取消事由１に対し
ア原告は，本件審判手続において訂正の機会が付与されなかったのが違法であると主張するが，その法律上の根拠は不明であり，取消事由たり得ない。
すなわち，本件無効審判は，平成１４年１０月２１日に請求されているから，平成１５年改正法附則２条７項により，従前の特許法が適用され，現行法である１３４条の３第１項は適用されない。また，平成１５年改正前の特許法において，無効審判請求の被請求人である特許権者が訂正請求の機会を与えられるのは，答弁書提出時と職権審理の通知時に限られる。本件において，原告が答弁書提出時に訂正請求の機会を与えられなかった事実は存在しない。原告がその機会を利用しなかっただけである。また，本件において職権審理の通知は行われていないから，その意味でも訂正請求の機会が与えられなかったことは当然である。
イ原告は，第１次審決に対する審決取消訴訟が平成１５年改正法の施行（平成１６年１月１日）の直後に係属したという，原告にとって関与不能の事由により，平成１５年改正前の特許法に基づく訂正審判請求の機会を奪われた，この不利益を回避するための訂正請求の機会を付与する職権発動（１５３条２項，１３４条の２第１項）は，第１次判決による差戻し後の審理において特許庁がなすべき覊束裁量行為であった，と主張する。しかし，原告自身，第１次審決は，請求不成立の審決であったので，その審決取消訴訟の提起に伴って訂正審判請求をする必然性も必要性も原告にはなかった，としているから，事実上，原告が平成１５年改正前の特許法に基づく訂正審判請求の機会を奪われたことはない。ウまた，原告は，平成１５年改正法１３４条の３第１項の規定と比較して原告が不利益を受けたと主張しているが，そもそも，この規定の適用がないのは，無効審判請求が平成１５年改正法の施行前であったことが理由であって，第１次審決に対する審決取消訴訟の提起時とは無関係である（附則２条７項。）
エ一方，平成１５年改正前の特許法において，請求不成立の審決が取り消されて無効審判請求事件が特許庁に差し戻された場合は，平成１５年改正前の特許法１２６条１項本文の「第１２３条第１項の審判（特許の無効の審判）が特許庁に係属している場合」に該当し，審決が出るまでは訂正の機会はなかったのである。このような場合に，前記の実務慣行によって訂正の機会が与えられることがあり得たことは否定しないが，無効審判事件の係属中に訂正請求の機会を与えなくても，審決が出されることによって，上記の場合に該当しなくなることから，訂正審判請求が許されることになる。すなわち，無効審判事件の中で訂正請求の機会が与えられなくても，被請求人にとって不利益になるわけではない。したがって，職権審理の通知をするか否かは，訴訟経済の見地から特許庁が自由裁量で決めることができたのであり，裁量権の逸脱濫用による違法性を生ずることはない。
(2)取消事由２に対し
本件発明１，２の新規性の判断に対しては，第１次判決の拘束力が及ぶから，これに従って，本件審決が，本件発明１，２は刊行物１に記載された発明であり特許法２９条１項３号に該当すると判断したことに何の誤りもない。すなわち，第１次審決に対する審決取消訴訟における双方当事者の主張を踏まえると，第１次判決は，単に刊行物１の実施例２の造粒物が本件発明１の構成要件を充足するという点のみを判断したのではなく，本件特許出願前の技術常識から，同実施例で得られる造粒物と本件発明１の造粒物が同一であれば，そのことをもって，本件発明１は刊行物１に記載された発明ということができると判断したものであり，この点について拘束力が及ぶことは当然である。
(3)取消事由３に対し
ア本件発明３，４の進歩性の判断に対しても，第１次判決の拘束力が及ぶ。すなわち，第１次判決は，前提となる事実として「本件発明２ないし，４についての本件審決（第１次審決）の判断は，本件発明１についての上記認定判断を前提として行われたものである。したがって，本件発明１についての認定判断が誤りであれば本件発明２ないし４についての判断も誤りであることに帰する。このことについては，当事者間に争いがない」。（９頁１６行～２０行）と認定した。つまり，第１次判決は，本件発明１の造粒物が刊行物１の実施例２の造粒物と同一であることが認められれば，本件発明２ないし４に記載された発明についても，新規性，進歩性はなく，そのことは，当事者間においても争いがなかったことを認定し「原告主，張の取消事由２について判断するまでもなく，本件審決（第１次審決）はその全部について取消しを免れない（４８頁下１行～４９頁１行）と。」判断した。したがって，第１次判決の「本件発明１についての認定判断が誤りであれば本件発明２ないし４についての判断も誤りであることに帰する」との部分は，判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律。判断として，拘束力を有するものである。
そうすると，本件発明３，４が進歩性を欠くことは，本件発明３と刊行物２を対比するまでもなく，第１次判決の拘束力から直接導くことができる。
なお，原告が本件訴訟において本件発明３の独自の困難性を主張することは，信義則上許されない。なぜなら，原告は，第１次審決に対する取消訴訟の審理において，上記の主張をすることに何らの妨げもなかったし，「本件発明１についての認定判断が誤りであれば本件発明２ないし４についての判断も誤りであることに帰する」ことを認めるか否かについて，。明示的に裁判所の求釈明を受けた際に，この点を争わないとの意思表示をしたからである。


イ本件審決は，本件発明３と刊行物２とを対比し，本件発明３の進歩性を否定し，本件発明４の進歩性も否定したが，かかる判断に誤りはない。(ｱ)すなわち，刊行物２の実施例２に記載された製造方法を実施し，塩化ナトリウム粒子とブドウ糖粒子を流動層造粒機内で流動させると，塩化ナトリウム粒子とブドウ糖粒子の周囲に噴霧液の成分である電解質化合物を含むコーティング層が形成され，該コーティング層を介して複数の粒子が結合した構造が得られる。これに対して，本件発明３は，ブドウ糖がコーティング層に含まれていて，複数の塩化ナトリウム粒子がコーティング層を介して結合しているものである。
したがって，刊行物２発明と本件発明３とは，ブドウ糖が造粒物の核を形成する粒子（核粒子）となっているか，コーティング層に含まれているかという点において相違する。
しかし，両者とも，粉末を溶解して水溶液にして透析液とするための発明であり，均一な組成の粉末粒子を得ることを目的とする点で共通する。したがって，ブドウ糖が核粒子として存在するか，コーティング層の中に存在するかによってその効果は変わらない。また，流動層造粒法を行うに当たって，ブドウ糖を噴霧液に含有させてコーティング層とすることを着想することが困難であったような事情は何ら存在しない。すなわち，刊行物２の実施例２に記載されているような流動層造粒法を行うに際して，ブドウ糖粒子を塩化ナトリウム粒子とともに流動させて核粒子とするか，ブドウ糖を噴霧液の成分として溶解させて流動層に噴霧するかは，当業者が適宜採用できた設計事項である。
(ｲ)原告は，刊行物２発明においては，比重の大きな塩化ナトリウムを核とする造粒物と，比重の小さなブドウ糖を核とする造粒物が混在することは避けられず，偏析の問題が回避できないと主張する。しかし，かかる主張は，流動層造粒により作られる造粒物のほとんどが，単核コーティングされた造粒物であることを前提にしており，そもそもこの前提自体が誤りである。流動層造粒法により作られる造粒物の形状は，凝集造粒であり，そのほとんどがコーティング成分を介して複数の核粒子が凝集した造粒物であるから，透析液を製造する際の塩化ナトリウムとブドウ糖単体の比重差による成分のばらつきは無視し得る程度まで解消されている。
(ｳ)原告は，当業者が人工透析剤を製造する流動層造粒工程において噴霧液としてブドウ糖の水溶液を用いることは，禁忌というべき技術的阻害要因があると主張するが，本件のようなｐＨ８．５３程度の弱アルカリ性水溶液でブドウ糖が短時間に異性化し分解するようなことはない。(ｴ)本件発明３について進歩性が否定される以上，本件発明４についても進歩性は否定される。
第４当裁判所の判断
１請求原因(1)（特許庁等における手続の経緯，(2)（発明の内容   ，(3)（第））１次審決及び第１次判決の内容，(4)（本件審決の内容）の各事実は，いず）れも当事者間に争いがない。
そこで，審決の違法の有無に関し，原告主張の取消事由ごとに判断する。２取消事由１（訂正についての裁量権の逸脱濫用の違法）について(1)原告は，原告が平成１５年特許法改正により極めて不利益な立場に置かれていたことや，第１次判決も本件発明３，４については審判官を拘束する認定判断を示していないことに鑑みると，第１次判決による差戻し後の審理において，審判官は，訂正請求の機会を付与する職権発動（特許法１５３条２項，１３４条の２第１項）をなさなければならなかったのに，裁量権を逸脱濫用し，適切な職権発動をなさずに審理を行った違法がある旨の主張をする。
(2)証拠（甲４，６，７，９）によれば，原告は，第１次判決による差戻し後の審理において，本件発明１～４につき訂正を希望し，これに対し，本件審決は，そのうち主な内容である請求項７（本件発明１）及び請求項９（本件発明３）の訂正について，同訂正は本件明細書に記載された範囲内における訂正ではないなどの理由により，訂正案のとおり訂正する機会を設ける必要性は認められない旨述べたことが認められる。なお，本件発明１，３につき原告が希望した訂正案は，以下のとおりである。
ア請求項７（本件発明１）
「塩化ナトリウム粒子の表面に塩化カリウム，塩化カルシウム，塩化マグネシウム及び酢酸ナトリウムからなる電解質化合物を含むコーティング層を有し，かつ，複数個の塩化ナトリウム粒子が該コーティング層を介して結合した造粒物からなる顆粒状乃至細粒状の重炭酸透析用人工腎臓潅流用剤」。
を「塩化ナトリウム粒子の表面に塩化カリウム，塩化カルシウム，塩化マグネシウム及び酢酸ナトリウムからなる電解質化合物が付着した均一な組成のコーティング層を有し，かつ，複数個の塩化ナトリウム粒子が該コーティング層を介して結合した，各電解質のイオン濃度の相対標準偏差が２．４２％以下である造粒物からなる顆粒状乃至細粒状の重炭酸透析用人工腎臓潅流用剤」。
と訂正するもの。
イ請求項９（本件発明３）
「塩化ナトリウム粒子の表面に塩化カリウム，塩化カルシウム，塩化マグネシウム及び酢酸ナトリウムからなる電解質化合物及びブドウ糖を含むコーティング層を有し，かつ，複数個の塩化ナトリウム粒子が該コーティング層を介して結合した造粒物からなる顆粒状乃至細粒状の重炭酸透析用人工腎臓潅流用剤」。
を「塩化ナトリウム粒子の表面に塩化カリウム，塩化カルシウム，塩化マグネシウム及び酢酸ナトリウムからなる電解質化合物及びブドウ糖が付着した均一な組成のコーティング層を有し，かつ，複数個の塩化ナトリウム粒子が該コーティング層を介して結合した造粒物からなる顆粒状乃至細粒状の重炭酸透析用人工腎臓潅流用剤」。
と訂正するもの。
(3)そこで検討するに，平成１５年改正前の特許法１２６条１項本文には，特許権者が訂正審判の請求ができないのは，特許無効審判が「特許庁に係属している場合」と規定されていたから，原告が，平成１５年改正前の特許法の下においては，審決取消判決の言い渡し後，審判官が同判決の確定を受けてさらに審理を開始するまでの間，訂正審判請求をする余地があったものである。


もっとも，第１次訴訟が，平成１５年改正法の施行（平成１６年１月１日）の際現に裁判所に係属していなかった本件においては，平成１５年改正法附則２条１３項により平成１５年改正法１２６条２項が適用される結果，訂正審判請求ができる時期が審決取消訴訟の提起後９０日以内に制限されることとなる。そのため，原告は，第１次判決による差戻し後の審決に対して審決取消訴訟を提起するまで，訂正審判請求ができなくなるが，これは，すべての特許権者が平成１５年法改正に伴い甘受しなければならないやむを得ない結果である。したがって，原告が主張するように，原告が平成１５年法改正により置かれた立場や第１次判決が本件発明３，４については審判官を拘束する認定判断を示していないことを前提としたとしても，第１次判決後の特許庁の審理において，訂正請求の機会を付与する職権発動（１５３条２項，１３４条の２第１項）をなすことが，審判官の覊束裁量行為であったとまでいうことはできず，上記職権発動について，審判官が裁量権を逸脱濫用した違法があるということはできない。
(4)なお，原告は，第１次判決による差戻し後の審理において，特許庁は，原告が訂正要件を備える訂正クレーム案を審判指揮に従って提出したにもかかわらず（甲６，７，９，これを訂正要件に違反すると誤って判断し，そ）の理由に基づき，原告に訂正の機会を付与しなかったものであり，かかる措置は違法である，と主張する。しかし，第１次判決による差戻し後の審理において，審判官が，平成１７年７月１１日付けで，原告の訂正の希望について詳しい説明を求める「無効２００２－３５４５２号についての審尋書」」，（甲６）を発し，原告に「審尋回答書（甲７）を提出させるなどした上で本件審決において，念のため，本件発明１，３につき原告の提示した訂正案のとおり訂正する機会を設ける必要があるかどうかにつきあえて検討を加え，上記の必要は認められないという特許庁の見解を示している（９頁下９行～１１頁１５行）のである。このように，審判官が，原告に対して訂正請求の機会を与えなかったとしても，そのことをもって裁量権の逸脱濫用となると解することはできない。
(5)以上によれば，取消事由１の主張は理由がない。３取消事由２（本件発明１，２に係る第１次判決の拘束力の範囲についての判断の誤り）について
(1)審決取消訴訟において審決取消しの判決が確定したときは，審判官は特許法１８１条５項の規定に従い当該審判事件について，さらに審理を行い審決をすることになるが，審決取消訴訟は行政事件訴訟法の適用を受けるから，再度の審理・審決には，同法３３条１項の規定により，上記取消判決の拘束力が及ぶ。そして，この拘束力は，判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから，審判官は取消判決の認定判断に抵触する認定判断をすることは許されない（最高裁平成４年４月２８日第三小法廷判決・民集４６巻４号２４５頁参照。）
そして，前記のとおり，平成１６年１月２６日になされた第１次審決は，平成１６年１２月２１日の第１次判決により取り消され同判決は確定したのであるから，本件審決を担当する審判官は，第１次判決の有する拘束力の下で判断しなければならないことになる。
以上の見解に基づき，以下検討する。
(2)ところで平成１６年１月２６日になされた第１次審決（甲２）は，本件発明１～４につき，次のア～キの内容を含む認定判断をした。ア「…本件特許発明１の重炭酸透析用人工腎臓潅流用剤は通常Ａ剤と称されるものであり，甲第１号証（判決注，刊行物１のこと。以下同じ）の。第１の組成物に対応するものではあるが，甲第１号証には，本件特許発明１の構成に欠くことのできない事項である『塩化ナトリウム粒子の表面に塩化カリウム，塩化カルシウム，塩化マグネシウム及び酢酸ナトリウムからなる電解質化合物を含むコーティング層を有し，かつ，複数個の塩化ナトリウム粒子が該コーティング層を介して結合した造粒物からなる顆粒状乃至細粒状』という構成については何も記載されていない（７頁下２。」行～８頁６行。）
イ「…親水性材料である塩化ナトリウムを核粒子としている甲第１号証の実施例２においては，噴霧した電解質溶液により塩化ナトリウム粒子同士が液体架橋を形成し，部分的に塩化ナトリウム粒子が溶融して凝集造粒するということを繰り返し，造粒物が得られるものと解するのが自然であり，請求人（判決注，被告のこと。以下同じ）の主張するように，塩化ナト。リウム粒子全表面に電解質のコーティング層が形成され，その後当該粒子がコーティング層を介して複数個結合した造粒物が得られる，とは必ずしもいえない（９頁１３行～１９行。。」）
ウ「…結合剤が最終的にコーティングのみに寄与するとしても，当該コーティングは，主に原料粒子が凝集してできた造粒物の外部表面に対するコーティングであると考えられ，単に結合剤噴霧液を噴霧するのみでは凝集造粒物の内部に入り込んだ粒子表面まで完全にコーティングすることは通常困難であると考えられ，特に，塩化ナトリウム粒子の全表面を電解質でコーティングするということを意図していない甲第１号証の実施例２において，最終的に，凝集造粒物の内部に入り込んだ塩化ナトリウム粒子表面を含め，塩化ナトリウム粒子全体が電解質成分で覆われた凝集粒状物が得られていると解することはできない（９頁２８行～下２行。。」）エ「…甲第２号証の追試試験では，原料の塩化ナトリウム粒子の粒子径の設定をはじめとする諸条件について，通常の凝集造粒の条件というより，むしろ，コーティングが形成されやすいような条件を選択してなされたものと考えられ…，塩化ナトリウム粒子の表面にコーティングを形成するために流動層造粒法を使用することについては何らの記載も示唆もない甲第１号証の実施例２の追試試験としては，甲第２号証が適切なものであるとは認められない（１０頁２２行～下７行。。」）
オ「したがって，本件特許発明１が甲第１号証に記載された発明であるということはできない（１０頁下６行～下５行。。」）カ「本件特許発明２は，本件特許発明１の構成に欠くことのできない事項の全てを含み，さらに，酢酸を含むものであるから，…上記…に記載したと同様の理由で，本件特許発明２が，甲第１号証…に記載された発明である…と…いうことができない（１２頁下１行～１３頁４行。。」）キ「…請求人の主張及び証拠方法によっては，本件特許の請求項７ないし１０に係る発明の特許を無効とすることはできない（１４頁下１行～。」１５頁１行。）


，(3)これに対し，平成１６年１２月２１日になされた第１次判決（甲３）は前提となる事実として次のアの内容を記載し，原告主張の取消事由１として次のイの内容を摘示した上，取消事由１に関する判断としてウの内容を説示して，第１次審決の全部を取り消した。
ア前提となる事実
(ア)「…本件発明１の構成要件を次のように分節して「構成要件Ａ」，のようにいうことがある。
Ａ塩化ナトリウム粒子の表面に
Ｂ塩化カリウム，塩化カルシウム，塩化マグネシウム及び酢酸ナトリウムからなる電解質化合物を含むコーティング層を有し，かつ，Ｃ複数個の塩化ナトリウム粒子が該コーティング層を介して結合した
Ｄ造粒物からなる顆粒状乃至細粒状の
Ｅ重炭酸透析用人工腎臓潅流用剤（２頁下２行～３頁６行   。」）(イ)「…本件発明２ないし４についての…審決の判断は，本件発明１についての…認定判断を前提として行われたものである。したがって，本件発明１についての認定判断が誤りであれば本件発明２ないし４についての判断も誤りであることに帰する。このことについては，当事者間に争いがない（９頁下１１行～下７行。。」）
「…甲１に記載された発明が，上記…のとおり分節した本件発明１の構成要件ＡないしＥのうち，Ａ，Ｄ及びＥを充足することについては，当事者間に争いがない（９頁下６行～下４行。。」）イ取消事由１（本件発明１と引用実施例（判決注，刊行物１の実施例２のこと。以下同じ）との同一性判断の誤り）。
「本件発明１の潅流用剤は，引用実施例が開示する潅流用剤と同一のものである。
…審決は，流動層造粒法の原理を誤解し，また…追試実験結果の評価を誤ったために，引用実施例で得られる造粒物は本件発明１の構成要件Ｂ及びＣを充足しないと判断したものであり，いずれも誤りである（９頁。」下２行～１０頁１０行。）
ウ取消事由１に関する当裁判所の判断
「原告は，取消事由１として，引用実施例で得られる造粒物は本件発明１の構成要件を全て充足し，両者は実質的に同一のものであると主張する。本件発明１の構成要件は，…構成要件ＡないしＥに分節されるところ，引用実施例で得られる造粒物が構成要件Ａ，Ｄ及びＥを充足することについては，当事者間に争いがない。したがって，以下においては，構成要件Ｂ及びＣを充足するか否かを検討する（２６頁下１０行～下５行。。」）「本件発明１の構成要件Ｂにいう『電解質化合物を含むコーティング層』とは，塩化ナトリウム粒子に対する被覆層であって，…当該被覆層中の電解質化合物ごとの塩化ナトリウムに対する割合も一定かつ特定のものとなっている，という条件を満たす被覆層をいうものと解される。そして，…造粒物を構成する個々の塩化ナトリウム粒子の全表面を完全に被覆するものである必要はないというべきである。
…また，本件発明１の構成要件Ｃのうち，該コーティング層を「介して結合した」という文言については，…造粒物を構成する塩化ナトリウム粒子の間に，上記…のような電解質化合物を含む層が存在する，という性状を意味しているに過ぎないと解釈するのが相当である（２８頁４行～。」下７行。）
「…引用実施例においては，流動層造粒機ＳＴＲＥＡ－１５が用いられている以上，塩化ナトリウム粒子の凝集のみならず，凝集前及び凝集後の塩化ナトリウム粒子に対する電解質成分による被覆が進行したものと認められる（３４頁５行～８行。。」）
「…結合した塩化ナトリウム粒子の間には電解質成分を含む層が存在しているということができる（３５頁１４行～１６行。。」）「…よって，引用実施例で得られる造粒物は，本件発明１の構成要件Ｂ及びＣの両方を満たすものと認められる（３５頁下３行～下２行。。」）「…取消事由１は理由があり，本件発明１に関する…審決の認定判断には誤りがある。そして，本件発明１に関する判断に誤りがある以上，これを前提とする本件発明２ないし４についての判断にも誤りがあるに帰することについては当事者間に争いがないから，原告主張の取消事由２（判決注，本件発明１と刊行物２発明との相違点の判断誤り）について判断するまでもなく，…審決はその全部について取消しを免れない（４８頁下４行。」～４９頁１行。）
(4)以上の(2)，(3)に照らせば，第１次判決は，本件発明１が刊行物１に記載された発明であるということはできないとした第１次審決を誤りとし，これを前提とする本件発明２ないし４についての第１次審決の判断にも誤りがあると判断して，本件特許に対する無効審判請求を不成立とした第１次審決の全部を取り消したものである。したがって，主文を導き出すのに不可欠な事実認定及び法律判断は，本件発明１が刊行物１に記載された発明であるとの事実認定である。したがって，審判官は，行政事件訴訟法３３条１項に規定する第１次判決の拘束力により，かかる事実認定と抵触する認定をすることが許されないこととなる。
そうすると，差戻し後の審判官が，上記事実認定を踏まえて，本件審決（甲４）において「本件発明１に係る特許は，特許法第２９条の規定に違反してされたものであるから特許法第１２３条第１項第２号の規定に該当し，無効にすべきものである（７頁４行～６行「…本件発明２も甲第１号。」），証に記載された発明である。したがって，…本件発明２に係る特許は特許法２９条の規定に違反してされたものであるから特許法第１２３条第１項第２号の規定により無効にすべきものである（７頁１４行～１７行）と判断。」したことに誤りはない。
(5)原告は，第１次判決が行った判断は，刊行物１の実施例２が，本件発明１の構成要件Ｂ及びＣを充足するという判断であり，本件発明１が刊行物１に記載されているかなどの認定はまったく行っていない，と主張する。しかし，前記のとおり第１次判決による上記拘束力は，本件発明１が刊行物１に記載された発明であるとの事実認定の点に及ぶものであるから，原告の上記の主張は，採用することができない。


４取消事由３（本件発明３，４の進歩性の判断の誤り等）について(1)第１次判決の内容は，前記３(3)のとおりであって，本件発明３，４については，本件発明１が刊行物１に記載された発明であるということはできない，とした上で，この理由により本件発明３，４に係る特許につき無効審判請求不成立とする判断が誤りであるとしたものに過ぎず，本件発明３につき，刊行物２と対比して本件発明３，４の進歩性につき判断を示したものではない。したがって，本件発明３，４の進歩性に係る判断につき，第１次判決が差戻し後の審判官を拘束することはないというべきであるから，被告の主張は，採用することができない。
なお，被告は，第１次審決に対する取消訴訟における原告の態度を理由として，原告が本件訴訟において本件発明３，４の独自の困難性を主張することは，信義則上許されないと述べる。しかし，第１次審決に対する取消訴訟において被告の立場にあった原告が，被告が取消理由として争点化していなかった事項についてまで主張すべきであったとはいえず，また，たとえ原告が，第１次審決に対する取消訴訟において「本件発明１についての認定判，断が誤りであれば本件発明２ないし４についての判断も誤りであることに帰する」ことを認めていたとしても，これはあくまで本件発明１についての。認定判断を前提とする事項についてのものであり，これを前提としない本件発明３，４の独自の困難性という事項について意思表示をしたものと解することはできない。したがって，被告の上記の主張は，採用することができない。
(2)本件発明３と刊行物２との対比
ア本件審決は，本件発明３と刊行物２の実施例２で得られた造粒物とを比較すると，前者ではブドウ糖がコーティング層中に含まれるのに対して，後者では塩化ナトリウムとブドウ糖との粒状物をその他の電解質溶液で被覆して得られたものである点で相違する，と認定した上，かかる相違点の評価として，本件発明３は刊行物２発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができた，と判断するので，以下検討する。
イ本件発明３の特許明細書（甲１）には，以下の記載がある。
(ｱ)従来の技術
…Ａ剤については，多数の成分からなる混合物であるため均一な組成の粉剤を得ることが困難である。…水溶液としたＡ剤は，重量及び容積が大きいため輸送コスト及び病院等での保管スペースの点から望ましくない。…（０００３）【】
…Ａ剤の粉剤化技術としては，各電解質化合物を混合・粉砕して造粒する乾式造粒法及び各電解質化合物をスラリーとして造粒・乾燥する湿式造粒法が知られている。しかし，これらの物理的な粉砕・造粒方法には，粉砕工程や造粒工程において装置の摩擦によって異物が混入し，電解質化合物を汚染しやすいという問題がある（０   ００。【４）】
…また，公知の乾式造粒法により得られる粉剤は，各々の電解質化合物の硬度が異なり，混合・粉砕の際に，それぞれ，粉砕されやすいものとされにくいもの，造粒物になりやすいものとなりにくいものがあるため，造粒物として回収されるものの成分と造粒されずに粉末として残存するものの成分との間に大きなバラツキが生じやすい。すなわち，各電解質化合物の原料としての添加割合と，造粒物の成分組成とが一致しにくく，場合によっては，造粒後に，各電解質化合物の組成を補正するため特定の電解質化合物を添加混合する必要がある。…電解質化合物を微粉末化するためには面倒な操作を必要とするし，粉末として残存するものの量を低減するためには繰り返し造粒する必要があり，粉砕・造粒装置の摩擦などによる異物の混入で電解質化合物が汚染されやすくなるという問題がある（０００５   ）。【】
(ｲ)発明が解決しようとする課題
本発明の目的は，重炭酸透析液（重炭酸透析用人工腎臓灌流剤）に使用する粉末状（顆粒状乃至細粒状）のＡ剤（人工腎臓灌流用剤）の新たな製造方法を提供することにある。また，成分組成が均一な粉末状（顆粒状乃至細粒状）のＡ剤を提供することにある（０   ００。【７）】
(ｳ)課題を解決するための手段
…本発明のＡ剤においては，塩化ナトリウム粒子の表面に，他の電解質化合物及び必要に応じて使用されるブドウ糖が付着して均一な組成のコーティングを形成しており，該コーティングの作用によって複数の塩化ナトリウム粒子が結合して造粒物を形成している。本発明のＡ剤においては，各造粒物を形成する各成分の割合はほぼ一定で特定の値にある。そのため，特定量のＡ剤を特定量の水に溶解して得られる溶液の各電解質化合物の濃度の割合は常に特定の所望の値になるという特徴がある。従って，本発明の粉末状のＡ剤を使用する際即ち水溶液にする際に，特定の電解質化合物の濃度を改めて補正する必要がない（００１３   ）。【】
(ｴ)発明の効果
…本発明の製造方法によれば，乾式造粒機，湿式造粒機，コーティング装置を必要とせず，…しかも均一性に優れた製品を…生産することができる。…（００２６）【】
本発明のＡ剤は，重量，容積とも小さい粉末製剤であり且つその
組成が均一である…（００２７）【】
ウまた，刊行物２（甲１２）には，以下の記載があると認められる。(ｱ)（作用）本発明による血液透析用製剤は，透析用固体電解質，ブドウ糖および液体酸よりなる粉末状の第１の組成物と，炭酸水素ナトリウムよりなる粉末状の第２の組成物との二つの組成物よりなる…（３頁左下欄。）
第１の組成物は…流動層法においては，塩化ナトリウム以外の透析用固体電解質の０．８～２０倍…の水に溶解させ，得られる水溶液を，塩化ナトリウムおよびブドウ糖の混合粉末を流動層造粒機内で流動させ，その流動層内に噴霧しながら造粒…することにより得られる（４。頁左上欄～右上欄。）
(ｲ)（実施例）実施例２塩化カリウム５２．２部，塩化カルシウム…７７．２部，塩化マグネシウム…３５．６部および酢酸ナトリウム…３５７．２部を５倍量の水に溶解させて水溶液を得た。一方，塩化ナトリウム２１８８．７部およびブドウ糖５２５部をバーチカルグラニュレータに供給して攪拌混合して得られた粒状物を流動層造粒機（富士産業株式会社製ＳＴＲＥＡ－１５）内で流動させ，この流動層中に前記水溶液を噴霧させて増量した。このようにして得られた造粒物をバーチカルグラニュレータに供給し，更に酢酸４１．５部を加えて攪拌混合した（５頁左上欄。。）


(ｳ)（発明の効果）…本発明による血液透析用製剤は，乾式法または流動層法により製造されるので，従来潮解性が高いため均一粉砕が困難であった塩化カルシウムや塩化マグネシウムを使用しているにもかかわらず，粉末製造が均一化でき，また，各成分の比重差のために各成分の均一分布が困難であった問題が…解決で（き）るものである（６頁。左上欄～右上欄。）
エ本件審決は，刊行物２（甲１２）には，ブドウ糖を塩化ナトリウムとの混合粉末として流動層造粒機内で造粒することも記載されており（４頁左上欄～右上欄，ブドウ糖を塩化ナトリウム及び他の電解質と均一）。に混合，粉砕したものを乾式造粒装置によって造粒する方法（実施例１４頁左下欄～右下欄）も記載されていることからみて，刊行物２における造粒物においてブドウ糖は必ずしもコーティングされた粒子の内部に存在していなくてもよいものであることは明らかである，と述べる。しかし，刊行物２においては，ブドウ糖を塩化ナトリウムのコーティング層中に含むという構成が記載されているわけではなく，本件訴訟で提出された全ての証拠中にも，ブドウ糖を塩化ナトリウムのコーティング層中に含むという構成が開示されたものはなく，かかる内容の周知技術が存在したことも認められない。
また，刊行物２には，発明の効果として，前記のとおり「…各成分の比重差のために各成分の均一分布が困難であった問題が…解決で（き）る」と記載されていることから，前記ウのように，刊行物２発明の，ブドウ糖が固体のまま粉末化される方法によっても，各成分の比重差のために各成分の均一分布が困難であった問題が解決できることが記載されていると認めることができる。しかし，本件発明３が目的とする技術的効果という観点から検討すると，刊行物２発明においては，ブドウ糖はあくまで固体のまま粉末化されるものであり，本件発明３のように，塩，化ナトリウム粒子の表面にブドウ糖を含むコーティング層を有し，かつ複数個の塩化ナトリウム粒子が該コーティング層を介して結合した造粒物とすることが開示されているわけではないから，得られる造粒物個々の間における成分組成の相違の点においても，ある特定の集合体におけるブドウ糖成分の分布の不均一さの点においても，本件発明３の技術的効果とは実質的な相違があるものというべきである。このことは，被告自身（ただし，名義は旧商号である株式会社ニッショー）が，甲２５（特開２００１－１４９４６６号公報，平成１１年１１月２５日出願）において，刊行物２発明（特許第２７５１９３３号と記載）を従来技術として引用した上で「上記方法により得られる透析用製剤は，含量均，一性を得ることが困難である」と記載し，刊行物２発明によっても含。量均一性を得ることがいまだ不十分であり，技術的課題であったとの認識を示していることからも裏付けられる。
オまた，本件審決は，透析用人工腎臓潅流用剤において，ブドウ糖を電解質と別の包装とする場合や，ブドウ糖を電解質と均一に混合する場合など各種の態様があることも周知であるから（刊行物２の実施例１，甲１６の４頁左上欄，甲１５の２頁左上欄，ブドウ糖を含む顆粒状乃至）細粒状の重炭酸透析剤を製造するにあたり，刊行物２の実施例２においてブドウ糖と塩化ナトリウムとの粒状物を流動させる方法に代えて，塩化ナトリウムとは別にブドウ糖を適宜なる形態で流動層造粒機に導入して造粒し，コーティング層中にブドウ糖を含む造粒物を得ることは当業者が容易に行いうることであるといえる，と述べる。
そこで，審決が引用する甲１６（公開特許公報平３－２７５６２６号）を見ると，その４頁左上欄に「実施例１それぞれ平均粒径５０μｍ程度に粉砕された塩化ナトリウム，塩化カリウム，塩化カルシウム２水和物，塩化マグネシウム６水和物，酢酸ナトリウムおよびブドウ糖を下記の比率で混合し，さらに乾燥基準で１．５重量％の水を添加して混合した。
ＮａＣｌ７４．７１１０重量％
ＫＣｌ１．７９４３〃
ＣａＣｌ･２ＨＯ   ２．２８３９〃２２
ＭｇＣｌ･６ＨＯ   １．２４０８〃２２
ＣＨＣＯＯＮａ７．９２９５   〃３
ブドウ糖１２．０４０４〃
該混合物を押し出し造粒機を用いて造粒し，直径０．５㎜，長さ１～１０㎜の円柱状の粒子を１００㎏得た。次に，温度５０℃に調整された回分式箱型乾燥機に前記粒子を入れ３時間乾燥した。その後さらに，氷酢酸を１．５重量％加えて，これをＡ剤とした」と記載されており，これによ。ると，塩化ナトリウム，塩化カリウム，塩化カルシウム２水和物，塩化マグネシウム６水和物，酢酸ナトリウムおよびブドウ糖を特定の比率で混合し，さらに乾燥基準で１.５重量％の水を添加して混合し，押し出し造粒機を用いて造粒し，直径０.５㎜，長さ１～１０㎜の円柱状の粒子を１００㎏得，温度５０℃に調整された回分式箱形乾燥機に前記粒子を入れ３時間乾燥し，氷酢酸を１.５重量％加えて，これをＡ剤としたことが記載されていることが認められる。また甲１５（公開特許公報平２－１４５５２２号）を見ると，その３頁左上欄に「本発明のペースト状潅流用剤において，アセテート透析剤にあってはグルコースを，バイカーボネート透析剤にあっては炭酸水素ナトリウムを別剤として添付し，使用時に調製する」と記載されており，これによると，ブドウ糖を別剤として添付し，。使用時に調製することが記載されていることが認められる。しかしながら，上記の記載内容は，成分組成が均一な粉末状のＡ剤を提供するという課題を解決するため，本件発明３のように，塩化ナトリウム粒子の表面にブドウ糖を含むコーティング層を有し，かつ，複数個の塩化ナトリウム粒子が該コーティング層を介して結合した造粒物とすることを記載したものではない。そして，上記のように，そもそも本件訴訟で提出されている全ての証拠を見ても，従来技術で解決できなかった，成分組成が均一な粉末状のＡ剤を提供するという課題を解決するため，ブドウ糖を塩化ナトリウムのコーティング層中に含むとする本件発明３の構成が記載ないし示唆されたものはない。


平成一一年(ネ)第三〇五九号　損害賠償等請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成九年(ワ)第二三一〇九号）
判　　　　　　　　　決
控訴人　　　　            Ａ
右訴訟代理人弁護士　　　　大　　野　　聖　　二
同　　　　　　　　　　　　那　　須　　健　　人
被控訴人　　　　          株式会社ニューロン
右代表者代表取締役　　　　Ｂ
右訴訟代理人弁護士　　　　吉　　原　　省　　三
同　　　　　　　　　　　　小　　松　　　　　勉
同　　　　　　　　　　　　三　　輪　　拓　　也
同　　　　　　　　　　　　竹　　田　　吉　　孝
同　　　　　　　　　　　　尾　　崎　　英　　男
主　　　　　　　　　文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一　控訴の趣旨
一　原判決を取り消す。
二　被控訴人は、原判決別紙一「物件目録一」及び同二「物件目録二」記載の各カードリーダー（以下、それぞれを「被告製品一」、「被告製品二」といい、両者を「被告製品」と総称する。）を、アメリカ合衆国（以下「米国」という。）に輸出する目的で、我が国で製造してはならない。
三　被控訴人は、我が国で製造した被告製品を米国に輸出してはならない。四　被控訴人は、子会社その他に、米国において被告製品の販売又は販売の申出をするよう、我が国で誘導してはならない。
五　被控訴人は、我が国において占有する被告製品を廃棄せよ。六　被控訴人は、控訴人に対し、一億八〇〇〇万円及びこれに対する平成九年一一月七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。七　訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
八　第二ないし第七項につき仮執行宣言
第二　事案の概要
次のとおり、当事者双方の当審における主張を加えるほか、原判決「第二　事案の概要」（三頁九行ないし二二頁六行）のとおりである。
一　控訴人の当審における主張
１　米国特許権に基づく差止め及び廃棄請求について
原判決は、米国特許法の域外適用規定を我が国内の行為に対して適用することは我が国の法秩序の理念に反するものであるから、法例三三条によりこれを適用しない旨判示するが、誤りである。