しかし，他方で，被告Ａは，雇用者として原告に対する業務命令権限を有しているのであって，教授会の決定に沿うものである限り，被告Ａが教授会及び委員会の出席に関する業務命令を発することができるというべきである。しかるに，上記争いのない事実等(8)，(10)項及び証拠（甲１０，１１）によれば，被告Ａは，平成１２年２月１４日，原告に対して，「通知書」と題する文書に，「勤務場所，担当職務は下記のとおりとします。」とし，上記争いのない事実等(8)ウのとおり，本件業務命令(1)と本件業務命令(2)を並列して記載していること，教授会は，平成１２年３月８日に教授会の平成１１年１２月２２日付け決定事項が①本学において，Ｇ氏には授業等の一切の教育活動をさせない，②Ｇ氏の教授会及び委員会等への出席はさせないと確認したことが認められる。そうとすると，被告Ａは，業務命令として，原告に対し教授会及び委員会への出席禁止を命じているものと認められるから，被告Ａの同主張は採用できない。なお，本件業務命令(2)は，「Ｃ大学の教授会への出席，その他の教育的諸活動はお辞め下さい。」とその表現からはあたかも原告が自発的にＣ大学の教授会への出席，その他の教育的諸活動を自粛するように求める趣旨であるかにも見えないでもないが，教授会の平成１２年３月８日付けの決定は，本件業務命令(2)が原告のＣ大学の教授会への出席，その他の教育的諸活動を禁止する趣旨であるとして，これを追認したものであると認められるから，被告Ａは，本件業務命令(2)は「Ｃ大学の教授会，委員会への出席，その他の教育的諸活動をしてはならない。」との業務命令であるといわざるを得ないものである。
ウ　そして，本件業務命令(2)のうち「教授会への出席をしてはならない。」との部分の無効確認の訴えは，原告が教授会の構成員（Ｃ大学学則第１０条２項）で教授会に出席する法的利益があることから，原告の法的地位に影響を及ぼすものであって，確認の利益があると解される。
エ　本件業務命令(2)のうち「委員会への出席をしてはならない。」との部分の無効確認の訴えは，次の理由で，確認の利益がないと解される。委員会には，学務をつかさどる学長が任意に設置してその構成員に大学教授を充てる場合と，学長の諮問機関として大学運営に関する重要事項を審議する教授会が特定の審議事項について調査審議するために設置する場合（Ｃ大学教授会規程８条）があるが，いずれにしても，原告はその本来的な構成員ではないし，平成１６年５月２０日（口頭弁論終結日）時点において，原告が何らかの委員会の委員に任命されているとも認められない以上，原告が委員会に出席する地位を当然に有していると認めることはできない。
したがって，本件業務命令(2)のうち「委員会への出席をしてはならない。」との部分の無効確認が認められたとしても，原告の法的地位に影響を及ぼすものではない。
オ　本件業務命令(2)のうち「その他の教育諸活動をしてはならない。」との部分の無効確認の訴えは，次の理由で，確認の利益があると解される。大学においていかなる講義やゼミを開講し，それを誰に担当させるかは，教授会が，大学や学部における運営理念，方針を始めとして，教授，助教授，講師等教育職員の人数，学生の人数，教室の数，他の講義やゼミの内容や難易度等の事情を総合考慮の上，決定されるものであって（Ｃ大学学則１３条１項１号，４号，５号，Ｃ大学教授会規程５条１項１号，４号，５号），平成１６年５月２０日（口頭弁論終結日）時点において，原告に講義やゼミを担当させる手続がなされているとは認められないから，原告が講義やゼミを担当する具体的な地位を当然に有しているとはいえない。
しかし，教授は，「学生を教授し，その研究を指導・・・する。」ものであり（Ｃ大学組織規程６条２号），原告は大学教授として，少なくとも大学の施設を使用することなく，大学の学生に教授する法的地位を有するものといい得るから，本件業務命令(2)のうち「その他の教育諸活動をしてはならない。」との部分の無効確認の訴えは，原告の法的地位に影響を及ぼすものである。
カ　以上によると，本件業務命令(2)のうち「教授会への出席，その他の教育諸活動をしてはならない。」との部分の無効確認の訴えは，確認の利益があるが，本件業務命令(2)のうち「委員会への出席をしてはならない。」との部分の無効確認の訴えは，確認の利益がなく，不適法であるというべきである。３　争点(2)のうち本件業務命令(2)の効力及び争点(3)（本件戒告処分の効力）につ
いて
(1)　上記争いのない事実等，証拠（甲１ないし５，８，１０ないし２０，３２，３５，３７，３８，４１，４２，４４ないし４６，乙イ１，３ないし５，９ないし１６，１７の１ないし３，乙ロ１ないし９，原告本人，被告Ａ代表者Ｏ，被告Ｄ本人，被告Ｅ本人）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。ア　原告は，平成８年４月１日にＣ大学の助教授となり，平成１１年１０月１日，同大学教授に任命された（甲１）。
イ　原告は，平成１１年１１月５日付け三重タイムズの紙上で，本件１発言を行った（甲３，乙ロ６）。


ウ　原告は，平成１１年１１月６日に開催された教授会の始まる前に，本件１記事を読んでもらうために，Ｌ学長や知り合いの教授ら数名に配付した。また，その後も直接手渡したり，Ｃ大学短期大学部の忘年会において，配ったりした。エ　原告は，平成１１年１１月２９日午後２時，被告Ｅより，「大変重大な用件のため学長室に来られるか。」と言われ，午後４時，学長室に行った。すると，Ｌ学長は，「このあいだの君の新聞，ざっと読んだだけだが，大変なことをしてくれたね。問題になっているのだよ。君，部落問題は本当に怖いのだよ。彼らが大学に押しかけてきたらどうするのかね。その時は君に責任をとってもらうしかない。君が彼らに頭を床にすりつけてまず謝りに行き，その後，Ｅ君と戸室君（Ｃ大学教務部長）が，彼らに謝り行かなければならない。私は表に出ることができない。もし君が助けを求めるなら共産党に助けを求めなければならないが，そんなことは君も嫌だろう。」「大学に迷惑がかからないよう，君が責任をとらなければいけないよ。」「くれぐれも大学に責任が及ばないように。」と述べ，原告に対し，暗に辞職するように述べた。
Ｏ鈴鹿事務局長（当時）は，同日夜，直接の知り合いだった原告の妻（Ｃ大学短期大学部教授）に電話をかけ，本件１発言が問題となっていると伝えた。オ　原告は，平成１１年１１月３０日昼に被告Ａ鈴鹿事務局から呼出しを受け，Ｑ常務理事（当時）とＯ鈴鹿事務局長と面談した。その際，Ｏは，原告に対して，「三重県のＲ同和教育課長からＧ先生の件で問い合わせがあり，あわてて，シラバスや調査書などの書類を持って行った。人権センターの記事は同和問題ですよ｡」と言い，Ｑ常務理事は「現在大学は学生募集で大変な時なので，責任はとってくれますね。」と暗に辞職を求めた。
カ　原告は，平成１１年１２月３日付け三重タイムズの紙上で，本件２発言を行った（甲４）。
原告は，平成１１年１２月３日午後５時ころ，被告Ｅ及びＳＣ大学事務局長から呼出しを受け，同日午後５時３０分ころから，被告Ｄ，被告Ｅ，Ｓ，Ｏ鈴鹿事務局長及びＴ教務部長と面談した。
Ｏが「この日曜日（１１月２８日）にたまたま三教組の役員と会った。Ｇ先生のことを聞かれた。Ｇ先生の例の新聞記事は全国で昀も強い三教組に戦いを挑んでいることになる。Ｇ先生の場合，とくに三重県人権センターの「８割が部落問題の展示である。」という内容の記事に問題があるが，学長もそれを激しく怒っている。理事長も同意見なので，Ｇ先生には辞表を出してもらいたい。」「あの記事の人権センターを問題にしたということは，部落解放の否定と見ても仕方がない。大学の学生募集の厳しい時期にあって学生広報募集上の理由です。」と言い，被告Ｅが「大学を救うために，Ｇ先生に辞めてもらいたい。これは理事長，学長，みんな同意見です。」「とにかく，理事長が記事を見て，その上で学長のところに行き，決断されました。辞めてください。学長に晩節を全うさせてあげてください。」などと言って辞職を求めたが，原告はこれを拒絶した。
キ　原告は，平成１１年１２月８日，被告Ｅから学長室への呼出しを受け，Ｌ学長と面談した。
その際，Ｌ学長は，原告に対し，「学問の自由も思想の自由も言論の自由も何も関係ない。タブー中のタブーで，もうすでに三重県担当が動き始めた。その対応如何では占領されて，これだけ体力の衰えたこの大学に追い打ちがかかる。自発的に辞表を出してくれ。それが，原告自身と大学を救う所以なんだ。」「それが，いいか，君自身と大学を救う所以だ。こういうふうな状況に陥るというのは，まず時間の問題だ，今や。そういうふうになってからだったら，傷つくんだ。」「うちの大学にかなり三教組及びそれと協賛している，ゴッツンしているあちらのほうの勢力が居つくんだ。これは２４時間なんだ。彼らは交替している。だけど２４時間やられてごらん。俺は大変だ。そうなったら君は懲戒免職まで行くんだ。」「学問の自由とは別なことをやったんだよ。部落の問題。人権センターの展示の８割が部落の問題との発言で，むこうのほうがかーっとなっとるんだ。」などと辞職を求めた。これに対し，原告は，「部落問題については何も言っていない。」「言論の自由も学問の自由も大学の生命線です。」「懲戒免職の解雇の理由をきちっと詳しく書いて，それで出していただきたい。」などと答え，辞職要求を拒絶した（甲１８）。ク　原告は，平成１１年１２月１３日午後１時１０分，被告Ｅから呼出しを受け，被告Ｅ，Ｏ鈴鹿事務局長，Ｓ大学事務局長及びＴと面談した。その際，Ｏは，原告に対して，「同和教育の問題は大きな問題なんですよ。で，先生は主旨が違うって言ったかもしれませんけども，われわれの本当の意図はやっぱり，同和制度の問題なんです。今の三重県の教育委員会はですね，特に同和課は２７件問題を抱えている。それは先生が発言した問題よりもっと・・小さな問題なんです。」「先生個人が日本中の山の中で言うんだったら何も問題にしませんよ。新聞に出たから問題にしているんです。ただね，何の問題も起こりえないという判断をするんだったら，だまっています。ところが，はっきり，該当の子供や親にとって見れば大きな問題だということで，判断するから。」「（Ｇ）先生の言うように本当にですね，問題になっていかなければ誠に幸いだと思いますがね。」と述べ，被告Ｅは，「いいですか，あなたの歴史観がどうのこうのといっているんじゃないんですよ。あなたの人権問題提起について困っているんですよ，私たちは。」「信条の問題じゃなくて，この発言なんだ。どういう歴史信条をもたれているかについて我々は関心がない。」「一人で責任を取ると言ってますけどね。今までこの種の問題で個人で解決できたことはないんですよね。必ずトップが巻きこまれるんです。」「７０人の教職員と家族の生活がかかっている。」と言って，責任を追及した。
これに対して，原告は，「三重県人権センターの展示内容がバランスを欠いていることを言っただけで，まだまだ人権問題いっぱいある。」「私は悪いことを言ったことは一言もない。差別的な発言だとかそんなことは言ったつもりは全くない。」などと反論した（甲１９）。


ケ　Ｌ学長は，平成１１年１２月１７日，原告の本件１発言に関する責任を審査するため，自身を委員長とし，被告Ｄ，被告Ｅ，Ｍ教授及びＮ教授を委員とする「Ｇ教授の教員としての適格性審査委員会」を組織した。これは，教授会で設置が決められたものでないからＣ大学教授会規程８条に基づく専門委員会ではなく，学長が任意に設置した諮問機関である。
審査委員会は，同日午後３時３０分，会合を開き，原告は「本学教員として不適切な人物と判断せざるを得ず，辞職してもらうのが相当」との結論に達した。そこで，被告Ｄは，同日，原告の本件１発言に関する責任について審議するため，同月２２日に臨時教授会を招集した（乙イ１５）。
コ(ｱ)　第９３回（臨時）教授会は，平成１１年１２月２２日午後１時から会合を開き，海外旅行のために欠席した被告Ｄに代わり被告Ｅが議事を進行した。Ｌ学長は，会の冒頭で次のとおり発言し，本件１発言から当日までの経過を説明した。
「　本学は，現在，廃校の危機に直面していると言っても過言ではない状況にあるが，その原因となったのは原告の本件１発言にある。
学問の自由，思想・言論の自由は当然であり，academicfreedomは大学の生命である。したがって，これをあげつらうつもりはないが，どのような自由であれ自由と責任は表裏一体である。原告の三重県人権センター及び人権・同和問題に関する発言は，慎重さを欠き配慮の足らないものであり，そのことに伴う結果責任は原告自身が果たさねばならない。
本件１発言について，平成１１年１１月２９日に原告と１時間程度話し合い，慎重にその言い分を聴取すると同時に，発言がもたらす結果責任を自覚し，その社会的責任を負ってもらわねばならない旨伝えた。
しかし，原告は，それは学長の思い過ごし，杞憂であり，何らの問題も起こらないと断言して意に介さなかった。
その後，三重県人権センター及び同和問題関連の反応も出てきたため，同年１２月８日に再度原告とこの問題について話し合った。その際，原告に対して，「自発的に辞めてほしい。本学としては，７０余名の教職員を路頭に迷わすことはできない。」旨を伝え，諄々と説得した。
しかしながら，依然として原告は，「本学にとって不利な事態は起こらない。私は学長に失望した。」との発言を繰り返した。「私の歴史観を裁こうとしているのか。」との原告の発言に対し，「政治思想を俎上に乗せて裁こうとするのでは断じてない。あくまでも貴君の発言が惹起した社会的効果を問題にし，大学経営に及ぼす深刻な悪影響を問うている。」旨説得した。しかし，結局，物別れに終わった。同月１７日，理事長の了解を得た上で審査委員会を，学長，学部長，学生部長，Ｍ教授及びＮ教授の５名により発足させ，２時間にわたって本件に関して慎重に審査した。
その結果，原告は本学の教員として不適切な人物と判断せざるを得ず，辞職してもらうのが適当との結論に達した。
また，これと並行して，本学服務関係規程に照らして調査を行った。就業規則第４条（任命権者），第１５条（降任・解雇），第４２条（懲戒）について逐条詳細に検討した。
今回のような人権センター及び同和問題に関する発言について，ある特定の団体が，過去においてどういう行動を取るに至ったかについての調査も行い，このことで学生募集に支障を来すこともあり得ると判断せざるを得なかった。他方，同月３日，１３日の両日，学部長，学務局長，入試広報室長，学務部長及び学生部長の５名により，非公式に原告との話合いを持った。三重県人権センターに関する発言については，責任を取ってもらいたいと説得したが，原告は「杞憂にすぎない。」との返答で，問題の重大性の自覚がなく，責任を取る姿勢は全く見られなかった。
この結果，５名の判断も「辞職していただくのが唯一の道である。」との意見に一致した。」
次いで，審査委員会の委員であるＮ教授が「私大は現在，微妙な立場に置かれており，大学が生き残るための努力をすることは構成員ひとりひとりの責任である。従って，発言には配慮が要り個人の独善的な考え方は許されない。今回の行動は，大学に対して迷惑を掛ける軽率なものである。」と同じくＭ教授が「三重県立人権センターについてのＧ教授の発言内容は，事実と異なる荒っぽい判断に基づくものと判定せざるを得ない。人権センターの内容は部落問題一辺倒ではない。歴史観などについて，授業で自説を述べるのは構わないが，それを学生に押し付けるべきではなく，立場によりいろいろな考え方や多様な価値判断が生じることを教えることが重要である。」と発言し，その後，出席者において意見が交わされた。結局，教授会では，審査委員会の「原告は本学教員として不適格であり，辞職を求める。」との結論を承認することが議決された（甲２，３２）。(ｲ)　被告Ｅ，Ｍ教授及びＮ教授は，平成１１年１２月２２日午後３時ころから，原告に対して，審査委員会及び臨時教授会の経過を説明し，教授会の上記決議を口頭で伝えた。その際，被告Ｅは，原告に対して，「教授会の決議は，原告に辞職を求めるというものであって，免職や懲戒免職へ向けた手続の第１段階ではない。」と説明した（甲２０）。
(ｳ)　Ｌ学長は，同日付けで，Ｕ被告Ａ理事長（当時）に対し，本件１発言から当日までの経過を報告し，原告の処分につき協議及び指示を求めた（乙ロ７）。サ　原告は，平成１２年１月１１日，被告Ａ本部に呼び出され，Ｑ常務理事，Ｏ鈴鹿事務局長らから弁明の機会が与えられた。
その際，Ｑは，原告に対して，本件１発言を行った経緯やそれがＣ大学に及ぼす影響のほか，①原告が講義の中で本件１発言と同趣旨の発言をしたことがあるか，②それによって留学生が講義をボイコットしたということがあるか，③東条英機に関する映画「プライド」を観た学生に加点したことがあるか，④原告の著書を購入しないと単位を与えないということがあるか，⑤卒業アルバムで原告とゼミ生が異様に写っているのはどういう趣旨かなどを尋ねた。
これに対して，原告は，①，③については認め，②，④については否定し，⑤については学生がおもしろい卒業アルバムにしようとして工夫したことによるものであると答えた。
昀後に，Ｑは，原告に対して，補足して弁明したい点があれば，その点を記載した文書を，同月１３日午後５時ころまでに，Ｕ理事長へファックスで提出するように伝えた（甲４４，乙イ１６）。


シ　原告は，平成１２年１月１３日，本件１発言によって生じた問題が解決することを期待して，「現在，本学園が遭遇している環境を考えますと，配慮が足りなかったように思います。深く反省しております。今後，皆様のご指摘，ご指導を謙虚に拝聴し，慎重に身を処したいと存じます。」などと反省の意思を記した文書を，Ｕ理事長に提出した（甲４２）。
ス(ｱ)　原告は，平成１２年１月１７日午後１時から，理事長室においてＵ理事長，Ｑ常務理事と面談した。
その際，Ｕ理事長は，原告に対して，「本件１発言はＣ大学，短期大学部，Ｖ高校の志望者の減少や定員割れを招くもので，被告Ａの経営にとって問題である。」と言い，Ｑ常務理事は，「本日理事会が開かれ，そこで処分が決まる。そうすると原告には傷が付くから，これを避けるために，会って話をしている。」と言って，暗に辞任を求めた。
これに対して，原告は，「本件１発言は，同和問題に関するものではない。三重県人権センターの展示内容について，同和問題以外の人権問題に関する展示が少なく，歴史観も中立的でないので，いろいろな視点からバランスよく展示してほしいと言っただけである。処分については，２，３日待ってほしい。」と答えた（甲３５）。
(ｲ)　原告は，同日午後２時４０分から，理事長室においてＵ理事長，Ｑ常務理事と面談し，その後，理事会において，本件戒告処分（甲１２）及び「Ｃ大学教授の職を解き学園本部付事務職員を命ずる」との辞令（甲１３）を受けた。しかし，原告は，本件戒告処分に基づく始末書の提出を拒否した（甲４１）。セ　被告Ａは，平成１２年１月２０日，学園本部付事務職員に配置換えになったとして，同月２５日に法人本部事務局に赴任するように命じた（甲１４）。ソ(ｱ)　原告は，代理人を通じて，平成１２年１月２３日，被告Ａに対し，上記ス(ｲ)につき抗議する文書を送付した（甲１５）。
(ｲ)　被告Ａは，代理人を通じて，平成１２年２月３日，原告に対し，本件戒告処分の理由を説明するとともに，教授職を解く降格処分をした事実はないこと，兼務辞令は後日送付することなどを記載した文書を送付した（甲５）。タ　被告Ａは，平成１２年２月１４日付けで，原告に対して，「教授職と本部事務職員の兼務を命ずる」との辞令を発するとともに（甲１６），担当職務等について本件業務命令を行った（甲１１）。
チ　第９８回教授会は，平成１２年３月８日に開催され，平成１１年１２月２２日付け決定事項が次のとおりであることが確認された（甲１０）。「１）本学において，Ｇ氏には授業等の一切の教育活動をさせない。２）Ｇ氏の教授会及び委員会等への出席はさせない。」ツ(ｱ)　平成１２年３月２２日，Ｃ大学に，Ｐの率いる街宣車が数台来て，街宣活動を行い，Ｌ学長及び事務局長の辞任や原告に対する本件戒告処分及び本件業務命令の撤回を求めた（乙イ１７の１ないし３）。
その後，この街宣活動は，三重県庁にある三重県教育委員会に対しても行われた。(ｲ)　平成１２年３月２３日には，前日のＰに対する被告Ａの対応が失礼なものであるとして，その謝罪と責任者の処罰を求める糾弾状がＣ大学に届けられた（乙イ１３）。
テ　被告Ａは，平成１２年３月３０日，原告に対し，上記スの辞令は無効であること，上記タの辞令につき本部事務職員との兼務を命ずる辞令は同月９日に撤回されたこと，したがって，平成１１年１０月１日以降原告は教授職にあることを記載した文書を送付した（甲１７）。
(2)　以上の認定事実を基に，本件業務命令(2)及び本件戒告処分の効力について検討する。
ア　そもそもＣ大学では，教授に対する業務命令権限や懲戒権限は，昀終的にはこれを設置する被告Ａ理事長に留保されている（Ａ就業規則４条，１５条，１６条，４２条，４３条）。しかし，大学の運営に関しては，憲法２３条で保障された学問の自由，大学の自治の観点から，学長の諮問機関として置かれた教授会が重要事項を審議することとされており（Ｃ大学学則１０条，１３条，Ｃ大学教授会規程２条，５条），その審議結果を踏まえた学長の意見を理事長に伝え，理事長はこれを十分に尊重して業務命令や懲戒を行うことが当然のこととして了解されている（争いのない事実等(1)，乙イ１，５，９，被告Ａ代表者Ｏ）。そして，①教授会は，平成１１年１２月２２日，審査委員会の「原告は本学教員として不適格であり，辞職を求める。」との結論を承認することを議決し，②Ｌ学長は，同日付けで，Ｕ理事長に対し，原告に対する処分を求め，③Ｕ理事長は，平成１２年１月１７日に本件戒告処分を，同年２月１４日に本件業務命令(2)を行い，④教授会は，同年３月８日，平成１１年１２月２２日付け議決は本件業務命令(2)の趣旨であることを確認した（もっとも，上記①の教授会決議は原告に辞職を求めるというものであって，本件業務命令(2)の趣旨であるとは解されないが，事後的に上記④の教授会で本件業務命令(2)を追認したものであると理解できる。）。
イ　本件戒告処分について


(ｱ)　上記(1)の認定事実によれば，審査委員会，平成１１年１２月２２日付け教授会及び同日付けＬ学長のＵ理事長にあてた文書で，原告が本学教員として不適格とされた根拠は，本件１発言が同和問題に関するもので，Ｃ大学等の定員割れを招くほど影響の大きいものであるというものであったと認められる。しかし，被告Ａ本部で平成１２年１月１１日に行われた弁明の機会では，本件１発言に関する事柄のほか，①原告が講義の中で本件１発言と同趣旨の発言をしたことがあるか，②それによって留学生が講義をボイコットしたことがあるか，③東条英機に関する映画「プライド」を観た学生に加点したことがあるか，④原告の著書を購入しないと単位を与えないことがあるか，⑤卒業アルバムで原告とゼミ生が異様に写っているのはどういう趣旨かなどについても質疑がなされた。そして，戒告書（甲１２）には，①本件１発言，②これまでの講義方法等（東条英機に関する映画の鑑賞を強要するかのような指導等），③公的機関である三重県人権センターに対する誹謗ともとられかねない発言が懲戒事由として記載されている（なお，③は①を重複して記載したものと解される。）。そして，被告Ａ代理人の作成した平成１２年２月３日付け回答書にも①ないし③の記載があり，②の具体的内容として「アジア人留学生に対する言動等」が補充されている。以上からすると，Ｕ理事長は，主たる理由は本件１発言であるが，東条英機に関する映画「プライド」を観た学生に加点したこと及びアジア人留学生に対する配慮の足りない言動も加味し，本件戒告処分を行ったと認められる。この点，被告Ａは，上記以外にも，①原告が担当する演習卒業論文に関して，Ｃ大学の承認を得ずに，学生全員に単位取得の条件として海外研修を義務付けていたこと，②卒業写真にふんどし姿の学生を掲載せしめ，神聖であるべき大学の研究室の品位を害し，もって大学の品位を害したこと，③授業において「おまえら目を覚ませ。」と言って，戦艦大和の砲声を聞かせたり，靖国神社のビデオを見せ，涙を流すほど感情的な授業が多く，理性と知性にほど遠い，大学の授業とは異質の授業をしたこと，④教科書の購入を学生に要求しながら，教科書を使用しなかったこと等の懲戒事由を挙げている。
しかし，これらの懲戒事由は，本件戒告処分から約１年８か月後である平成１３年９月２０日の第２回口頭弁論期日に追加されたものであって，本件戒告処分当時これらは懲戒事由とされていなかったのであるから，これらをもって，本件戒告処分の懲戒事由となし得ないというべきである。
(ｲ)ａ　そこで，上記(ｱ)の懲戒事由の有無について検討するに，原告が東条英機に関する映画「プライド」を観た学生に加点したことについては，原告自身認めているところであるが，東京裁判史観とは異なる別の観点からの見方もあり得るということを考えさせるというもので，一定の批判能力を備えた大学生に対する課外授業の一環として，実施することが許されないものではないし，強制したものではなく，実際にも１割程度の学生しか観に行っておらず，加点も出席率の低い学生を救済する程度にすぎなかった（甲３７，原告本人）というのであるから，懲戒事由とはなり得ない。
ｂ　「アジア人留学生に対する配慮の足りない言動」については，いつのいかなる言動であるかが明らかにされていない上，これを裏付ける的確な証拠は存在しないから，懲戒事由とはなり得ない。
ｃ　本件１発言の趣旨については，原告が三重県の「公の施設」（地方自治法２４４条）である「三重県人権センター」を調査し，自らの歴史についての知見から，三重県人権センターの人権の展示内容がバランスを欠くなどとして，その運営姿勢に対する疑問を呈したものと理解できる。
ところで，学問の自由は，私立大学においても原則として保障されなければならないものであって，私立大学の教授は，当該大学の設置者・外的管理者に対する関係において，研究教育の自由を保障されるべきものである。そして，その研究成果の発表の自由も，大学の設置目的に反するとか，他人の名誉やプライバシーなどを侵害するなどの特段の事情のない限り十分に尊重されなければならない。Ｃ大学組織規程第６条２項の「教授は，学生を教授し，その研究を指導し，及び研究に従事する。」との規定は，かかる趣旨を当然に含むものと解される。しかるに，本件１発言は，学者や専門家に向けたものではなく，一般市民の読む地域紙に掲載されたものではあるが，上記の発言の趣旨からして，研究成果の発表とみる余地があるものであるから，大学の設置目的に反するとか，他人の名誉やプライバシーなどを侵害するなどの特段の事情のない本件においては，被告Ａ理事長としては，教授である原告の本件１発言につき十分に尊重すべきものであって，本件１発言自体を懲戒事由とすることはできないというべきである。この点，被告Ａは，本件１発言中「人権センターといってもほとんどが部落問題で占められている。あとの二割ほどが反日，自虐史ですね。どういう子どもや日本人を育てようとしているのかと疑問を感じるような施設です。」「このセンターで真面目に勉強する子どもがいたら，将来が本当に心配になります。このような施設を公費で建設したこと自体疑問ですね。」との部分は，同和問題をないがしろにするもので，人権を軽視するものである旨を主張するが，同部分は，その前後の文脈からして，①三重県人権センターが部落問題に関する展示がほとんどであるので，他の人権問題に関する展示も増やすべきである，②日本の第２次世界大戦当時の中国や韓国，台湾などに対する植民地政策について様々な視点からバランス良く展示すべきであるとの趣旨に理解できる。そして，三重タイムズの読者など一般人において本件１発言が同和問題を軽視する意図でなされたものでないことを理解することは十分に可能であったと認められる。
また，そもそも，上記(1)の認定事実からすれば，Ｕ理事長は，本件１発言中の「人権センターといってもほとんどが部落問題で占められている。あとの二割ほどが反日，自虐史ですね。どういう子どもや日本人を育てようとしているのかと疑問を感じるような施設です。このセンターで真面目に勉強する子どもがいたら，将来が本当に心配になります。このような施設を公費で建設したこと自体疑問ですね。」の部分や三重県人権センターの運営を批判する部分を問題として，同和問題の関係者が大学に押しかけてきて，その結果としてＣ大学等の定員割れを招くなどの事態が生ずることを恐れ，本件戒告処分を行ったものであって，本件１発言の内容自体が同和問題を軽視する意図でなされたものであるか否かにつき関心がなかったものと認められる。
そうとすると，被告Ａの同主張は採用できない。


また，被告Ａは，原告が本件１発言を「Ｃ大学教授」の肩書きで行ったことを問題とするが，ある大学教授の発言が当該大学全体の見解を意味するものでないことは社会通念上明らかであり，被告Ａの指摘は採用できない。(ｳ)　したがって，本件戒告処分は，懲戒事由がなく，無効というべきである。ウ　本件業務命令(2)のうち「教授会への出席をしてはならない。」との部分について教授会出席禁止の業務命令は，教授会において後に追認されたものであるが，審査委員会及び教授会において本件発言以外の原告の行動が問題とされていない（上記(1)エないしコ，チ）から，原告の本件１発言が専らの理由であったと認められる。
ところで，上記２(2)アで説示のとおり，教授会の出席は学問研究を行う権利と密接な関係を有し，労働契約上の法的保護に値するものというべきものであるから，教授を教授会に出席させないとの決定は，当該教授に重大な懲戒事由があるとか，当該教授が教授会に出席することにより教授会の運営に支障を生ずるなどの正当な理由のない限りは，教授会は，かかる決定をなし得ず，かかる正当な理由がないのになされた決定は無効というべきである。そして，その教授会の決定に沿う業務命令も当然に無効であると解される。
しかるに，上記イの認定・判断からすると，教授である原告に重大な懲戒事由があるとか，原告が教授会に出席することにより教授会の運営に支障を生ずるなどの正当な理由はないと認められるから，本件業務命令(2)のうち「教授会への出席をしてはならない。」との部分は無効というべきである。
この点，被告Ａは，「原告を教授会に出席させないと決定したのは，教授会である。被告Ａがこの決定に反し，原告を教授会に出席させることは大学の自治，学問の自由を侵害するものである。」と主張する。
しかし，原告の学問研究を行う権利及びこれと密接な関係のある教授会の出席にかかる利益は正当に保護されるべきであるから，被告Ａの同主張は採用できない。エ　本件業務命令(2)のうち「その他の教育諸活動をしてはならない。」との部分に
ついて
教授は，「学生を教授し，その研究を指導・・・する。」ものであり（Ｃ大学組織規程６条２号），原告は大学教授として，その法的利益を有するものであるから，教授会や被告Ａ理事長が，原告に対し，正当な理由なく，教育諸活動を禁止することはできないものと解される。
しかるに，上記イの認定・判断からすると，原告が本件１発言をしたこともって，正当な理由であるとは認められないから，「その他の教育諸活動をしてはならない。」との教授会の決定及びその教授会の決定に沿う業務命令は無効というべきである。
４　争点(4)（被告Ｄ及び被告Ｅの責任）について
(1)　上記３(1)の認定事実によれば，①被告Ｄ及び被告Ｅは，原告の本件１，２発言の趣旨はともかくとして，本件１発言中の「人権センターといってもほとんどが部落問題で占められている。あとの二割ほどが反日，自虐史ですね。どういう子どもや日本人を育てようとしているのかと疑問に感じるような施設です。このセンターで真面目に勉強する子どもがいたら，将来が本当に心配になります。このような施設を公費で建設したこと自体疑問ですね。」の部分や本件１，２発言中の三重県人権センターの運営を批判する部分を問題として，同和問題の関係者が大学に押しかけてきて，その結果としてＣ大学等の定員割れを招くなどの事態が生ずることを恐れ，平成１１年１２月１７日に開催された審査委員会のメンバーとして，原告につき「本学教員として不適格であり，辞職を求める事が望ましい。」との結論を出したこと，②被告Ｅは，平成１１年１２月２２日に開催された第９３回（臨時）教授会で，議長として議事を進行したこと，③同教授会で原告の本件１発言などが審議され，審査委員会の結論を承認する決議がされたこと，④被告Ｄは，平成１２年３月８日に開催された第９８回教授会で，議長として議事を進行し，被告Ｅはこれに出席したこと，⑤同教授会で「本学において，Ｇ氏には授業等一切の教育活動をさせない。」，「Ｇ氏の教授会及び委員会等への出席はさせない。」という２点を，「平成１１年１２月２２日開催教授会の決定事項に基づく確認である」ことを全員一致で確認したことが認められる。
ところで，上記３(2)イ(ｲ)ｃで説示のとおり，本件１発言は，学者や専門家に向けたものではなく，一般市民の読む地域紙に掲載されたものではあるが，その発言の趣旨からして，研究成果の発表とみる余地があるものであるから，その発言が大学の設置目的に反するとか，他人の名誉やプライバシーなどを侵害するなどの特段の事情のない本件においては，教授会構成員としても，教授である原告の本件１発言につき，その学問的な評価は別論として，十分に尊重すべきものであって，教授会構成員が教授会としてその発言をもって「本学教員として不適格であって辞職を求める。」とか，「本学において，Ｇ氏には授業等一切の教育活動をさせない。Ｇ氏の教授会及び委員会等への出席はさせない。」との決議をすることは違法というほかない。
特に，被告Ｄ及び被告Ｅは，同和問題の関係者が本件１，２発言により被告Ａに押しかけてくることを恐れて，審査委員会のメンバーとして審査委員会の結論を出したほか，被告Ｄにおいては平成１２年３月８日に開催された第９８回教授会での決議に賛同し，被告Ｅにおいては平成１１年１２月２２日に開催された第９３回（臨時）教授会決議及び平成１２年３月８日に開催された第９８回教授会決議に賛同したものと認められ，被告Ｄ及び被告Ｅのこれらの言動は原告に対する不法行為に該当するというべきである。
(2)　証拠（甲４５，原告本人）及び弁論の全趣旨によれば，教授会で上記の各決議がされたことにより，原告はその名誉を毀損されたほか，上記の各決議，Ｌ学長の意見を踏まえた被告Ａ理事長の本件業務命令(2)により，原告は，従来からの研究室の使用を禁止され，教授会への出席もできなくなり，平成１２年４月からは原告が担当してきた講座も削除されて講義を担当することを妨げられたことが認められる。
これらにより，原告が被った精神的苦痛を慰謝するには２００万円をもってするのが相当である。
なお，原告は，委員会への出席もできなくなったことも慰謝料の事由である旨主張するが，原告が上記各教授会決議前にどのような委員会に所属していたかも明らかではなく，この点については，慰謝料の事由であるとは認められない。
５　結論


判決言渡平成２０年６月４日
平成１９年（行ケ）第１０３７３号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２０年５月２８日
判決
原告富士高分子工業株式会社
訴訟代理人弁護士山上   和則
訴訟代理人弁理士池内   寛幸
同若月節子
被告松下電工株式会社
訴訟代理人弁護士井窪   保彦
同北原潤一
訴訟代理人弁理士加藤   志麻子
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が無効２００７－８０００４３号事件について平成１９年９月２７日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１本件は，被告が有し発明の名称を「熱伝導性シリコーンゴム組成物及びこの熱伝導性シリコーンゴム組成物によりなる放熱シート」とする後記特許第３２９０１２７号の請求項１～５（以下，請求項毎に順に「本件特許発明１」等という。）について，原告が無効審判請求をしたところ，特許庁が請求不成立の審決をしたことから，原告がその取消しを求めた事案である。２争点は，原告主張に係る以下の無効理由１ないし３が認められるか，である。
無効理由１：本件特許発明１～３はその出願前になされた下記引用発明１と，本件特許発明１～３及び５は下記引用発明２と，本件特許発明１～５は下記引用発明３と，それぞれ同一であるから，新規性の要件を欠く（平成１１年法律第４１号による改正前の特許法２９条１項３号違反）
〈判決注〉上記改正前の特許法２９条１項３号は，次のとおりである。「特許出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発
明」
無効理由２：本件特許発明１～５は，その出願前になされた下記引用発明２～７に基づき容易に発明することができたから，進歩性の要件を欠
く（特許法２９条２項違反）
無効理由３：本件特許発明１及び５は，「発明の詳細な説明」に記載したものではないので平成１４年法律第２４号による改正前の特許法３６条６項１号に適合せず，又は上記「発明の詳細な説明」には当業者がそれを実施できる程度に明確かつ十分な記載がなされていないので，平成１４年法律第２４号による改正前の特許法３６条４項に適合しない。
〈判決注〉上記改正前の特許法３６条４項～６項は，次のとおりである。４項：「前項第３号の発明の詳細な説明は，経済産業省令で定めるところにより，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に，記載しなければならない。」
５項：（略）
６項：「第３項第４号の特許請求の範囲の記載は，次の各号に適合するものでなければならない。」
１号：「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」
２号～４号：（略）
記・引用発明１：特開昭６２－１８４０５８号公報（甲１，発明の名称「熱伝導性ポリオルガノシロキサンエラストマー組成物」，出願人ダウコーニングコーポレーション，公開日昭和６２年８月１２日）
・引用発明２：特開平８－３２５４５７号公報（甲２，発明の名称「熱伝導性シリコーンゴム組成物」，出願人東レ・ダウコーニング・シリコーン株式会社，公開日平成８年１２月１０日）
・引用発明３：特開平９－１１１１２４号公報（甲３，発明の名称「熱伝導性シリコーンゴムおよびその組成物」，出願人東レ・ダウコーニング・シリコーン株式会社，公開日平成９年４月２８日）・引用発明４：特表平９－５０９６８６号公報（甲４，発明の名称「シラン処理された顔料をポリマー中に配合するときの改善された加工性およびレーシング抵抗性」，出願人イー・アイ・デュポン・ドゥ・ヌムール・アンド・カンパニー，公開日平成９年９月３０日）
・引用発明５：特開平５－２５９３１４号公報（甲５，発明の名称「半導体用封止樹脂組成物」，出願人松下電子工業株式会社，公開日平成５年１０月８日）
・引用発明６：チッソ株式会社パンフレット「SILICONCHEMICALS」（甲６，１９９６年［平成８年］６月ころ刊行）
・引用発明７：DegussaAG「SCHRIFTENREIHEPIGMENTE   GrundlagenvonAEROSIL<Ｒ>Nummer11」p.1-20，１９９３年（平成５年）６
月，第５版（甲７）
第３当事者の主張
１請求の原因
(1)特許庁における手続の経緯
被告は，平成１０年１月２７日，名称を「熱伝導性シリコーンゴム組成物及びこの熱伝導性シリコーンゴム組成物によりなる放熱シート」とする発明について特許出願（特願平１０－１４５６５号）をし，平成１４年３月２２日，特許第３２９０１２７号として設定登録を受けた（請求項の数５，以下「本件特許」という。特許公報は甲１１）。
これに対して，Ａ及びＢから特許異議の申立てがされたので，特許庁はこれを異議２００２－７２８７４号事件として審理し，被告はその手続において平成１５年６月２日付けで訂正請求（甲１７，以下「本件訂正」という。）をし平成１６年２月９日付けで同請求の補正をした（甲１８）ところ，特許庁は，平成１６年２月２３日，「訂正を認める。特許第３２９０１２７号の請求項１ないし５に係る特許を維持する。」との決定をした（甲１２。以下，本件訂正後の特許明細書を「本件特許訂正明細書」という。）。そこで，原告が，平成１９年３月２日に至り，本件特許の請求項１～５に係る特許について無効審判請求をしたので，特許庁は，これを無効２００７－８０００４３号事件として審理した上，平成１９年９月２７日，「本件審判の請求は成り立たない」旨の審決をし，その謄本は平成１９年１０月１０日原告に送達された。
(2)発明の内容
本件訂正後の請求項１～５は，次のとおりである（前記のとおり，各請求項の発明について「本件特許発明１」等といい，総称するときは「本件特許発明」という。）。


「【請求項１】シリコーンゴムに，下記一般式（Ａ）で示されるシランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラーを分散させて成り，熱伝導性無機フィラーが熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して４０ｖｏｌ％～８０ｖｏｌ％であることを特徴とする熱伝導性シリコーンゴム組成物。
【化１】
ＹＳｉＸ（Ａ）３
Ｘ＝メトキシ基又はエトキシ基
Ｙ＝炭素数６個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基」【請求項２】上記熱伝導性無機フィラーとして金属酸化物，金属窒化物，及び金属単体から選択されたものを用いることを特徴とする請求項１に記載の熱伝導性シリコーンゴム組成物。
【請求項３】熱伝導性無機フィラーとしてアルミナを用いることを特徴とする請求項１又は２に記載の熱伝導性シリコーンゴム組成物。【請求項４】熱伝導性無機フィラーとしてシリカを用いることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の熱伝導性シリコーンゴム組成物。【請求項５】請求項１乃至４のいずれかに記載の熱伝導性シリコーンゴム組成物を成形して成ることを特徴とする放熱シート。」
(3)審決の内容
審決の内容は，別添審決写しのとおりであり，その理由の要点は，前記無効理由１ないし３はこれを認めることができない，というものである。
(4)審決の取消事由
しかしながら，審決は，以下のとおり，本件特許発明の新規性，進歩性及び明細書の記載不備についての判断を誤ったものであるから，違法として取り消されるべきである。
ア取消事由１（引用発明１との対比による新規性判断の誤り）(ア)審決は，本件特許発明１と引用発明１は，以下の（あ）及び（い）の点で相違すると判断している（２５頁１７行以下）｡「（あ）熱伝導性無機フィラーの表面処理のために，本件特許発明１では，『一般式ＹＳｉＸ〔Ｘ＝メトキシ基又はエトキシ基，Ｙ＝炭素3数６個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基〕で示される』シランカップリング剤を使用するのに対して，引用発明１では，『一般式ＲＳ
''
qｉ（ＯＲ）のシラン〔式中，Ｒ   およびＲは１～約２０個の炭素原
''''''
4-q''
子を含む同一または異なる炭化水素基を表し，且つｑは１または２である。〕』であるシランカップリング剤を使用する点。
（い）熱伝導性無機フィラーの配合割合について，本件特許発明１では，『熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して４０ｖｏｌ％～８０ｖｏｌ％』と規定するのに対し，引用発明１では，シリコーンゴムの出発原料である『「液体ポリジオルガノシロキサン」「１００重量部」』に対して，『５０～９０重量％の酸化亜鉛および１０～５０重量％の酸化マグネシウムを含む２００～４００重量部の熱伝導性充填剤微粒子』を配合すると規定する点。」
しかし，そもそも，内容を検討する前から，相違する点があるとの判
断手法は，それ自体誤りである｡
(イ)相違点（あ）について
ａ審決は，引用発明１のＲ，Ｒ   について，「１～約２０」と２０
'''''
の前に「約」がついているから，「可能性のある数字を漠然と示した
にすぎない」と判断している（２６頁２行～３行）｡
しかし，「約２０」は「２０近辺」を示しており，「１～約２０」は，本件特許発明１の炭素数「６～１８」が含まれていることは明瞭である。
したがって，審決が，「１～約２０」を根拠に，引用発明１には，本件特許発明１の炭素数「６～１８」の開示がないと判断したことは誤りである。
ｂ審決は，甲１の「好ましくはＲおよびＲ   は低級アルキル基であ
'''''
り，昀も好ましくはメチルであり，…」（８頁左下欄１３行～１４行）を捉えて，本件特許発明１の炭素数「６～１８」は開示がないと判断している（２６頁４行～２７行）。
しかし，審決は，甲１の「好ましくは」，「昀も好ましくは」という文言及びＲ，Ｒについての「１～約２０」という記載を無視し
'''''
ている。
このような理由により，審決が，引用発明１には，本件特許発明１の炭素数「６～１８」の開示がないと結論付けたことは誤りである。ｃ審決は，新規性（特許法２９条１項３号）の判断時期を誤っている。新規性の判断時期は，本件特許の「出願時」である。本件特許出願前には，甲２～甲７に示すように，本件特許発明１の構成要件である「ＹＳｉＸＸ＝メトキシ基又はエトキシ基Ｙ＝３炭素数６個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基」からなるシランカップリング剤は，周知自明であった。
ｄしたがって，審決が，（あ）を実質的相違点としたことは誤りである。
(ウ)相違点（い）について
ａ審決は，「…相違点（い）について検討するまでもなく，本件特許発明１は甲第１号証に記載された発明ではない。」（２６頁３４行～３６行）と判断している。
しかし，検討を省略して，（い）を相違点と認定した審決は，明らかに誤りである。
ｂそして，検討したとしても，次のとおり，本件特許発明１と引用発明１は一致している。
α甲１の請求項１（１液配合）において，ポリジオルガノシロキサンを１００重量部に対して，酸化亜鉛７０重量％と酸化マグネシウム３０重量％の比率で混ぜた熱伝導性フィラーを２００重量部～４００重量部とすると，以下の①，②で計算するように，熱伝導性フィラーは２８．６９～４４．５９ｖｏｌ％となる。
［計算］
①ポリジオルガノシロキサン１００重量部に対して，熱伝導性フ
ィラー２００重量部の場合
・ポリジオルガノシロキサンの体積の算出
ポリジオルガノシロキサンの比重は０．９７であるから，
１００÷０．９７＝１０３（ａ）
・熱伝導性フィラーの体積の算出
熱伝導性フィラー２００重量部は，酸化亜鉛７０重量％と酸化マグネシウム３０重量％の比率であり，酸化亜鉛の比重は５．
６，酸化マグネシウムの比重は３．６５であるから，


１４０÷５．６＝２５（ｂ）（酸化亜鉛の体積）
６０÷３．６５＝１６．４４（ｃ）（酸化マグネシウムの体積）
・（ａ），（ｂ）及び（ｃ）の合計
（ａ）＋（ｂ）＋（ｃ）＝１４４．４４（ｄ）
・ポリジオルガノシロキサンのｖｏｌ％
［（ａ）／（ｄ）］×１００＝７１．３１ｖｏｌ％
・酸化亜鉛のｖｏｌ％
［（ｂ）／（ｄ）］×１００＝１７．３１ｖｏｌ％（ｅ）
・酸化マグネシウムのｖｏｌ％
［（ｃ）／（ｄ）］×１００＝１１．３８ｖｏｌ％（ｆ）
・熱伝導性フィラー（ｅ）と（ｆ）の合計ｖｏｌ％
（ｅ）＋（ｆ）＝２８．６９ｖｏｌ％
②ポリジオルガノシロキサン１００重量部に対して，熱伝導性フ
ィラー４００重量部の場合
・ポリジオルガノシロキサンの体積の算出
ポリジオルガノシロキサンの比重は０．９７であるから，
１００÷０．９７＝１０３（ａ）
・熱伝導性フィラーの体積の算出
熱伝導性フィラー４００重量部は，酸化亜鉛７０重量％と酸化マグネシウム３０重量％の比率であり，酸化亜鉛の比重は５．
６，酸化マグネシウムの比重は３．６５であるから，
２８０÷５．６＝５０（ｂ）（酸化亜鉛の体積）
１２０÷３．６５＝３２．８８（ｃ）（酸化マグネシウムの体積）
・（ａ），（ｂ）及び（ｃ）の合計
（ａ）＋（ｂ）＋（ｃ）＝１８５．８８（ｄ）
・ポリジオルガノシロキサンのｖｏｌ％
［（ａ）／（ｄ）］×１００＝５５．４１ｖｏｌ％
・酸化亜鉛のｖｏｌ％
［（ｂ）／（ｄ）］×１００＝２６．９０ｖｏｌ％（ｅ）
・酸化マグネシウムのｖｏｌ％
［（ｃ）／（ｄ）］×１００＝１７．６９ｖｏｌ％（ｆ）
・熱伝導性フィラー（ｅ）と（ｆ）の合計ｖｏｌ％
（ｅ）＋（ｆ）＝４４．５９ｖｏｌ％
β甲１の請求項２（２液配合）において，ポリジオルガノシロキサンを１００重量部に対して，酸化亜鉛７０重量％と酸化マグネシウム３０重量％の比率で混ぜた熱伝導性フィラーを２００重量部～４００重量部加えた第１液と，ポリジオルガノシロキサンを１００重量部に対してアルミナ（比重，３．９８）を２００重量部～４００重量部加えた第２液を１：１で混合したときの熱伝導性フィラーを，上記αと同じ方法で算出すると，以下の①，②で計算するように，３０．８１～４７．１０ｖｏｌ％となる。
［計算］
①ポリジオルガノシロキサン１００重量部に対して，熱伝導性フ
ィラー２００重量部の場合
・ポリジオルガノシロキサンの体積の算出
ポリジオルガノシロキサンの比重は０．９７であるから，
１００÷０．９７＝１０３（ａ）
・第１液の熱伝導性フィラーの体積の算出
熱伝導性フィラー２００重量部であり，酸化亜鉛７０重量％と酸化マグネシウム３０重量％の比率であり，酸化亜鉛の比重は５．６，酸化マグネシウムの比重は３．６５であるから，
１４０÷５．６＝２５（ｂ）（酸化亜鉛の体積）
６０÷３．６５＝１６．４４（ｃ）（酸化マグネシウムの体積）
・（ａ），（ｂ）及び（ｃ）の合計体積
（ａ）＋（ｂ）＋（ｃ）＝１４４．４４（ｄ）
・第２液の熱伝導性フィラーの体積の算出
熱伝導性フィラー２００重量部であり，アルミナの比重は３．
９８であるから，
２００÷３．９８＝５０．３（ｅ）（アルミナの体積）
・（ａ）及び（ｅ）の合計体積
（ａ）＋（ｅ）＝１５３．３（ｆ）
・熱伝導性フィラー（ｂ），（ｃ）及び（ｅ）の合計ｖｏｌ％［｛（ｂ）＋（ｃ）＋（ｅ）｝／｛（ｄ）＋（ｆ）｝］×１０
０＝３０．８１ｖｏｌ％（ｇ）
②ポリジオルガノシロキサン１００重量部に対して，熱伝導性フ
ィラー４００重量部の場合
・ポリジオルガノシロキサンの体積の算出
ポリジオルガノシロキサンの比重は０．９７であるから，
１００÷０．９７＝１０３（ａ）
・熱伝導性フィラーの体積の算出
熱伝導性フィラー４００重量部であり，酸化亜鉛７０重量％と酸化マグネシウム３０重量％の比率であり，酸化亜鉛の比重は５．６，酸化マグネシウムの比重は３．６５であるから，
２８０÷５．６＝５０（ｂ）（酸化亜鉛の体積）
１２０÷３．６５＝３２．８８（ｃ）（酸化マグネシウムの体積）
・（ａ），（ｂ）及び（ｃ）の合計体積
（ａ）＋（ｂ）＋（ｃ）＝１８５．８８（ｄ）
・第２液の熱伝導性フィラーの体積の算出
熱伝導性フィラー４００重量部であり，アルミナの比重は３．
９８であるから，
４００÷３．９８＝１００．５（ｅ）（アルミナの体積）
・（ａ）及び（ｅ）の合計体積
（ａ）＋（ｅ）＝２０３．５（ｆ）


・熱伝導性フィラー（ｂ），（ｃ）及び（ｅ）の合計ｖｏｌ％［｛（ｂ）＋（ｃ）＋（ｅ）｝／｛（ｄ）＋（ｆ）｝］×１０
０＝４７．１０ｖｏｌ％（ｇ）
(エ)以上のとおり，審決が指摘する相違点（あ）は，相違するところはなく，本件特許発明１と共通しており，相違点（い）については，審決は判断をしていないが，精査すれば共通していることは明らかである。したがって，引用発明１には本件特許発明１の全構成要件が開示されており，本件特許発明１は新規性を欠如しているから，新規性を認めている審決の判断は誤りである。
(オ)審決は，引用発明１は本件特許発明１とは，上記（あ）及び（い）が相違するから，本件特許発明２，３も甲１には記載されていないと判断している（２６頁下１行～２７頁４行）。
しかし，引用発明１は本件特許発明１とは上記（あ）及び（い）で相違しないことは，上記のとおりである。加えて，甲１の「酸化亜鉛，酸化マグネシウム，アルミナ，酸化第二鉄」（７頁左上欄下２行～右上欄２行）は，いずれも金属酸化物であり，本件特許発明２と共通する。また，甲１の「アルミナ」（７頁右上欄２行）は，本件特許発明３と共通する。
したがって，本件特許発明２，３も，新規性が欠如しており，新規性を認めている審決の判断は誤りである。
イ取消事由２（引用発明２との対比による新規性判断の誤り）(ア)審決は，本件特許発明１と引用発明２は，以下の（う）及び（え）の点で相違すると判断している（２９頁下６行～３０頁１０行）｡「（う）熱伝導性無機フィラーの表面処理のために，本件特許発明１では，『一般式ＹＳｉＸ〔Ｘ＝メトキシ基又はエトキシ基，Ｙ＝炭素3数６個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基〕で示される』シランカップリング剤を使用するのに対して，引用発明２では，シランカップリング剤として作用し得る化合物として，アルミナ微粉末用表面処理剤として明記された『アルコキシシラン』または『（Ｃ）一分子中に少なくとも１個のケイ素原子結合アルコキシ基またはケイ素原子結合水酸基を含有するオルガノシロキサン』を使用する点。
（え）熱伝導性無機フィラーの配合割合について，本件特許発明１では，『熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して４０ｖｏｌ％～８０ｖｏｌ％』と規定するのに対し，引用発明２では，シリコーンゴムの出発原料である（Ａ）成分『１００重量部』および（Ｂ）成分『０．１～５０重量部』に対して，『（ｉ）平均粒子径が１０μｍ未満である球状または非球状アルミナ微粉末５～９５重量％と(ii)平均粒子径が１０～５０μｍである球状または非球状アルミナ微粉末９５～５重量％からなるアルミナ微粉末』を『３００～１２００重量部』配合すると規定する点。」
そもそも，内容を検討する前から，相違する点があるとの判断手法は，それ自体誤りである。
(イ)相違点（う）について
ａ審決は，引用発明２の（Ｃ）成分のその余の基として「ヘキシル基，オクチル基」が記載されていると認めながら（３０頁２１行～２７行），一転して，本件特許発明１の炭素数「６～１８」は，具体例がないから開示がないと判断している（３０頁２７行～３４行）｡しかし，「ヘキシル基」とは「ＣＨ－」であり，「オクチル６１   ３基」とは「ＣＨ－」である。８１７
具体例はなくても，甲２の（Ｃ）成分には「ヘキシル基，オクチル基」が記載されていると認めているのであるから，審決の上記判断は矛盾した判断といわざるを得ない。
また，甲２の４頁段落【００１１】には，「（Ｃ）成分のオルガノシロキサンは本組成物にチクソトロピー性を付与して，高充填したアルミナ微粉末の沈降を抑制し，また，たとえアルミナ微粉末が沈降していても均一に再分散させることを容易にするための成分であり，一分子中に少なくとも１個のケイ素原子結合アルコキシ基またはケイ素原子結合水酸基を含有する。（Ｃ）成分中のケイ素原子結合アルコキシ基としては，例えばメトキシ基，エトキシ基，･･･（Ｃ）成分中のケイ素原子に結合する基として，例えば･･･ヘキシル基，オクチル基等のアルキル基」と記載されており，炭素数６と８のシランカップリング剤を，アルミナ微粉末の表面処理剤として使用することが開示されている。
したがって，引用発明２には本件特許発明１の炭素数「６～１８」は開示がないと結論付けた審決は誤りである。
ｂ審決は，新規性（特許法２９条１項３号）の判断時期を誤っている。新規性の判断時期は，本件特許の「出願時」である。本件特許出願前には，甲２～７に示すように，本件特許発明１の構成要件である「ＹＳｉＸＸ＝メトキシ基又はエトキシ基Ｙ＝炭３素数６個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基」からなるシランカップリング剤は，周知自明であった。特に，甲２には，上記のとおり「Ｘ＝メトキシ基又はエトキシ基，Ｙ＝炭素数６個及び８個の脂肪族長鎖アルキル基」からなるシランカップリング剤が記載されている。ｃしたがって，審決が，（う）を実質的相違点としたことは誤りである。
ｄなお，審決が引用発明２の（Ｃ）成分である「アルコキシシラン」はシランカップリング剤として作用すると認定したこと（２９頁２０行～２８行）は，正しい。なぜなら，引用発明２において，「アルコキシシラン」に該当する（Ｃ）成分を，（Ｄ）成分であるアルミナ微粉末及び（Ａ）成分等とともに均一に混合した場合には，当該（Ｄ）成分の表面が当該（Ｃ）成分によって処理される，つまり，（Ｃ）成分である「アルコキシシラン」がシランカップリング剤として作用することになることは事実であり，本件特許訂正明細書（甲１８）の段落【００２２】～【００２３】に記載されている「インテグラルブレンド法の直接法」と同一だからである。
(ウ)相違点（え）について
ａ審決は，「…相違点（え）について検討するまでもなく，…」（３０頁下２行）として，原告の主張を排斥している。
しかし，検討を省略して，（え）を相違点と認定した審決は，明らかに誤りである。


ｂそして，検討したとしても，甲２の「オルガノポリシロキサン１００重量部に対してアルミナ粉末３００～１２００重量部」（２頁２行～３行及び１０行）の記載は，体積％に換算すると，次のとおり，４２．３～７４．５ｖｏｌ％となるから，本件特許発明１と引用発明２は一致している。
［計算］
重量部比重体積   ｖｏｌ％
1000.97103   57.7オルガノポリシロキサン3003.9875.4   42.3アルミナ粉末
計100％
重量部比重体積   ｖｏｌ％
1000.97103   25.5オルガノポリシロキサン12003.98301.5   74.5アルミナ粉末
計100％
(エ)以上のとおり，審決が指摘する相違点（う）は，相違するところはなく，本件特許発明１と共通しており，相違点（え）について審決は判断をしていないが，精査すれば共通していることは明らかである。したがって，引用発明２には本件特許発明１の全構成要件が開示されており，本件特許発明１は新規性を欠如しているから，新規性を認めている審決の判断は誤りである。
(オ)また，審決は，引用発明２は本件特許発明１とは，上記（う）及び（え）が相違するから，本件特許発明２，３，５も甲２には記載されていないと判断している（３１頁２行～７行）。
しかし，引用発明２は本件特許発明１とは上記（う）及び（え）で相違しないことは，上記のとおりである。加えて，甲２の「アルミナ微粉末」（２頁１０行及び段落【００１４】）は，金属酸化物であり，本件特許発明２と共通する。また，甲２の「アルミナ微粉末」（２頁１０行及び段落【００１４】）は，本件特許発明３と共通する。さらに，甲２の「放熱シート」（段落【００１９】末行）は，本件特許発明５と共通する。
したがって，本件特許発明２，３，５も新規性が欠如しており，新規性を認めている審決の判断は誤りである。
ウ取消事由３（引用発明３との対比による新規性判断の誤り）(ア)審決は，本件特許発明１と引用発明３は，以下の（お）及び（か）の点で相違すると判断している（３３頁下５行～３４頁４行）｡「（お）熱伝導性無機フィラーの表面処理のために，本件特許発明１では，『一般式ＹＳｉＸ〔Ｘ＝メトキシ基又はエトキシ基，Ｙ＝炭素3数６個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基〕で示される』シランカップリング剤を使用するのに対して，引用発明３では，このような規定がなされていない点。
（か）熱伝導性無機フィラーの配合割合について，本件特許発明１では，『熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して４０ｖｏｌ％～８０ｖｏｌ％』と規定するのに対し，引用発明３では，『熱伝導性シリコーンゴム組成物』の『４０～９０重量％』と規定する点。」
(イ)相違点（お）について
ａ審決は，引用発明３の（Ｅ）成分には「オクタデシルトリメトキシシラン」が記載されている（甲３の段落【００２６】［６頁１０欄１７行～１８行］）と認めながら（３４頁２５行～２６行），これは，水酸基などと縮合反応する架橋剤であるから，インテグラルブレンド法に適用したとしても，熱伝導性充填剤の表面が処理されることにはならないと判断している（３５頁６行～８行）。
ｂしかし，架橋剤が水酸基などと縮合反応するのは加熱時である。加熱の前に混合スラリー（コンパウンド）を作成する工程が必要であるが，架橋剤を添加して混合スラリーを作成する際に，架橋剤（オクタデシルトリメトキシシラン）はフィラー表面に吸着されるから，「インテグラルブレンド法の直接法」と同一になる。
ここで「インテグラルブレンド法の直接法」とは，本件特許訂正明細書（甲１８）の段落【００２２】に記載されているように，「またインテグラルブレンド法の直接法にて処理を行なう場合は，シリコーンゴム中に熱伝導性無機フィラー１を混練する際にシランカップリング剤を同時に配合する…」という方法である。このように，本件特許発明１では，シランカップリング剤をシリコーンゴムに添加してもよい。「添加」という技術手段は引用発明３と同一である。そして，「添加」という技術的手段が同一であれば，同一物となるのは当然のことである。
ｃまた，「縮合反応硬化型」のシリコーンゴム組成物について加熱が必要でないとしても，反応原理を考慮すれば，次のとおり，架橋剤（オクタデシルトリメトキシシラン）はフィラー表面に吸着され，「インテグラルブレンドの直接法」と同一になる。
(ａ)「縮合反応硬化型」のシリコーンゴムにおける縮合反応は，次のように進む。
Ｓｉ－ＯＲ＋ＨＯＳｉ－ＯＨ＋ＲＯＨ（縮合反応の第１段２   →階）
Ｓｉ－ＯＲ＋Ｓｉ－ＯＨＳｉ－Ｏ－Ｓｉ＋ＲＯＨ（縮合反応→の第２段階）
（Ｒは－ＣＨ基又は－ＣＨ   基。反応に直接関与する，もしく３２５は注目する結合，原子，基だけを記した。以下の反応式においても同じ。）
(ｂ)シランカップリング剤と熱伝導性無機フィラーとの反応は，第２段階の反応式で「－ＳｉＯＨ」を「ＭＯＨ」（ただし，Ｍは金属）に置き換えれば，下記のようにフィラー表面で起こる反応の式になる（下記の反応式は，アルミナの場合である。）。この反応については，本件特許訂正明細書の【図１】（ｂ）（甲１１の１０頁）にも記載されている。
ＹＳｉ－ＯＲ＋ＨＯＹＳｉ－ＯＨ＋ＲＯＨ（縮合反応の第２   →１段階）
ＹＳｉ－ＯＲ＋ＹＳｉ－ＯＨＹＳｉ－Ｏ－ＳｉＹ＋ＲＯＨ→
（縮合反応の第２段階）
ＹＳｉ－ＯＨ＋ＹＳｉ－ＯＨＹＳｉ－Ｏ－ＳｉＹ＋ＨＯ→   ２
（シラノールどうしの縮合）


ＹＳｉ－ＯＲ＋Ａｌ－ＯＨＹＳｉ－Ｏ－Ａｌ＋ＲＯＨ（アル→ミナの場合の第２段階）
（オクタデシルトリメトキシシランでは，ＹはＣＨ－）１８   ３７(ｃ)シリカの場合は，次のようになる。第１段階の反応式は，アルミナと同一であるので省略した。
ＹＳｉ－ＯＲ＋ＳｉＯＨＹＳｉ－Ｏ－Ｓｉ   ＋ＲＯＨ（シリ＊＊→
カの場合の第２段階）
（Ｓｉがシリカのケイ素である。）
＊(ｄ)こうしてみると，縮合反応におけるシリコーンゴムの反応と，シランカップリング剤とフィラーとの反応は，同じ脱アルコール反応であり，等価の反応である。
そうすると，オクタデシルトリメトキシシランを，シリコーンゴム材料及びアルミナやシリカ等の熱伝導性無機フィラーと添加して混合スラリーを作成すると，熱伝導性無機フィラーの表面積は大きいから，オクタデシルトリメトキシシランはフィラー表面に吸着され（甲９［相馬勲ほか「初歩から学ぶフィラー活用技術」株式会社工業調査会２００３年１０月２０日発行］の１９頁下８行～２０頁１行参照），熱伝導性無機フィラーと反応する。この結果，「インテグラルブレンド法の直接法」と同一になる。
ｄ「オクタデシルトリメトキシシラン」は，「ＹＳｉＸＸ＝メト３キシ基，Ｙ＝炭素数１８個の脂肪族長鎖アルキル基」であるから，本件特許発明１の一般式（Ａ）と共通する。
ｅしたがって，審決が，（お）を実質的相違点としたことは誤りである。
(ウ)相違点（か）について
ａ審決は，「…相違点（か）について検討するまでもなく，…」（３５頁３１行）として，原告の主張を排斥している。
しかし，検討を省略して，（か）を相違点と認定した審決は，明らかに誤りである。
ｂまた，検討したとしても，次のとおり，甲３の「充填剤の含有量は…４０～９０重量％の範囲」（段落【０００８】）は，シリカ５０重量％，アルミナ５０重量％としたとき１８．６～７５．５ｖｏｌ％となるから，本件特許発明１と引用発明３は一致している。
［計算］
重量部比重体積   ｖｏｌ％
600.9761.9   81.4オルガノポリシロキサン
202.29.1   12.0シリカ
203.985.0   6.6アルミナ粉末
計100％
［計算］
重量部比重体積   ｖｏｌ％
100.9710.3   24.5オルガノポリシロキサン
452.220.5   48.7シリカ
453.9811.3   26.8アルミナ粉末
計100％
(エ)以上のとおり，審決が指摘する相違点（お）は，相違するところはなく，本件特許発明１と共通しており，相違点（か）について，審決は判断をしていないが，精査すれば共通していることは明らかである。したがって，引用発明３には本件特許発明１の全構成要件が開示されており，本件特許発明１は新規性を欠如しているから，新規性を認めている審決の判断は誤りである。
(オ)そして，審決は，引用発明３は本件特許発明１とは，上記（お）及び（か）が相違するから，本件特許発明２～５も甲３には記載されていないと判断している（３５頁下５行～３６頁１行）。
しかし，引用発明３は本件特許発明１とは上記（お）及び（か）で相違しないことは，上記のとおりである。加えて，甲３の「シリカ微粉末，アルミナ微粉末からなる熱伝導充填剤」（段落【０００５】）は，金属酸化物であり，本件特許発明２と共通する。また，甲３の「アルミナ微粉末からなる熱伝導充填剤」（段落【０００５】）は本件特許発明３と共通し，甲３の「シリカ微粉末からなる熱伝導充填剤」（段落【０００５】）は本件特許発明４と共通する。さらに，甲３の「放熱シート」（段落【００３４】～【００３５】）は本件特許発明５と共通する。
したがって，本件特許発明２～５も新規性が欠如しており，新規性を認めている審決の判断は誤りである。
エ取消事由４（進歩性判断の誤り）
(ア)引用発明２について
審決は，本件特許発明１と引用発明２とは，前記相違点（う）と（え）で相違し，（う）は容易ではないと判断した（３６頁９行～２２行）。
しかし，前記アのとおり，（う）と（え）は相違点ではないから，審決は前提からして誤っている。
また，甲２の段落【０００４】には，「…本発明の目的は，高熱伝導性のシリコーンゴムを形成するために多量のアルミナ微粉末を配合しているにもかかわらず，アルミナ微粉末が沈降しにくく，また，たとえアルミナ微粉末が沈降していても容易に均一に再分散させることができる熱伝導性シリコーンゴム組成物を提供することにある。」と記載されているから，本件特許訂正明細書（甲１８）の段落【０００７】と共通する。したがって，甲２と本件特許発明の作用効果及び動機付けは共通する。
(イ)引用発明３について
審決は，本件特許発明１と引用発明３とは，前記相違点（お）と（か）で相違し，（お）は容易ではないと判断した（３９頁１８行～下４行）。
しかし，前記ウのとおり，（お）と（か）は相違点ではないから，審決は前提からして誤っている。
また，甲３の段落【０００４】には，「…本発明の目的は，高熱伝導性のシリコーンゴムを形成するために多量のアルミナ微粉末を配合しているにもかかわらず，貯蔵中にこれが沈降し難く，また，たとえこれが沈降しても，容易にこれを再分散させることができる熱伝導性シリコーンゴム組成物を提供する…」と記載されているから，本件特許訂正明細書（甲１８）の段落【０００７】と共通する。したがって，甲３と本件特許発明の作用効果及び動機付けは共通する。本件特許公報（甲１１～甲１２）の段落【０００７】と共通する。
(ウ)引用発明４について
ａ審決は，甲４には，シランカップリング剤を熱伝導性無機フィラーの表面処理に適用することは教示するところがないとして，原告の主
張を排斥している（３６頁下１１行～下４行）｡


しかし，甲４の７頁下３行～８頁１９行に記載されている「ＴｉＯ」は，本件特許発明２の「金属酸化物」の下位概念であり，本件特２許発明の実施例１１（本件特許訂正明細書［甲１８］の段落【００３－１－５】）と共通する。「ＴｉＯ」の熱伝導率は，８．４Ｗ・ｍ   ・ｋ２である（甲１６［「電子機器・部品用放熱材料の高熱伝導化および１熱伝導性の測定・評価技術」２００３年２月２４日株式会社技術情報協会発行９９頁］）。したがって，甲４記載の「ＴｉＯ」は，「顔２料」であっても「熱伝導性無機フィラー」であり，本件特許発明の実施例１１の「酸化チタン」とは，単に表現が異なるだけで，同一物である。
したがって，審決の上記判断は誤りである。
ｂその上，甲４の８頁２行～１９行には，次の記載がある。
「適切なシランは，
ｘ４－ｘＲＳｉ（Ｒ′）
（式中，Ｒは少なくとも１～約２０個の炭素原子を有する，加水分解しない，脂肪族，環式脂肪族または芳香族の基であり：Ｒ′は加水分解性基，例えばアルコキシ，ハロゲン，アセトキシもしくはヒドロキシまたはそれらの混合物であり；そしてｘ＝１～３である）
例えば，本発明を実施するのに有用なシランには，オクチルトリエトキシシラン，ノニルトリエトキシシラン，デシルトリエトキシシラン，ドデシルトリエトキシシラン，トリデシルトリエトキシシラン，テトラデシルトリエトキシシラン，ペンタデシルトリエトキシシラン，ヘキサデシルトリエトキシシラン，ヘプタデシルトリエトキシシラン，およびオクタデシルトリエトキシシランが含まれる。シランのさらに別の例には，Ｒ＝８～１８個の炭素原子；Ｒ′＝クロロ，メトキシ，ヒドロキシまたはそれらの混合物；そしてｘ＝１～３が含まれる。好ましいシランは，Ｒ＝８～１８個の炭素原子；Ｒ′＝エトキシ；およびｘ＝１～３である。Ｒ＝８～１８個の炭素原子は，加工性を高めるのに好ましい｡Ｒ′＝エトキシは取り扱いを容易にするために好ましい。」
上記記載は，本件特許発明１の「ＹＳｉＸＸ＝メトキシ基又は３エトキシ基，Ｙ＝炭素数６個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基」のうち，「ＹＳｉＸ」の式と「Ｘ＝エトキシ基，Ｙ＝炭素数８３個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基」が共通するから，本件特許発明１と引用発明４では，シランカップリング剤は共通する。ｃ審決は，甲４にはシリコーンゴムについて記載されていないと判断
している（３７頁下６行～３８頁８行）｡
しかし，甲４の１０頁２２行～２５行には，次の記載がある｡「また，本発明によるポリマーには，種々のゴムおよび／またはエラストマー，･…これらすべては当分野で一般に知られているものである。」
ここで「種々のゴム」と記載されているから，シリコーンゴムに応用することは，当業者であれば容易である。
ｄさらに，甲４の１２頁１９行～２０行には，次の記載がある。「観察される付加的な利点は，嵩密度の増加，粘度の低下，優れた分散性，耐湿性および優れた光学的性質，例えば高い着色力である。」
上記記載のうち「粘度の低下，優れた分散性，耐湿性」は，本件特許発明の作用効果ないし動機付けと共通する。
ｅ以上のとおり，引用発明４を引用発明２又は引用発明３と組み合わせることは当業者が容易にできることである。
(エ)引用発明５について
ａ審決は，「甲第３号証もまた，当該『シラン化合物』による『処理』を熱伝導性無機フィラーの表面に適用することについて教示するものではない」（３７頁２行～４行）として，原告の主張を排斥している（原告注：上記「甲第３号証」は，「甲第５号証」の誤記と思われる。）｡
しかし，甲５には，「…無機質充填剤としては，溶融シリカ，結晶シリカ，タルク，アルミナ，窒化珪素，…などがある。…熱伝導の点で優れ，好ましい。」（段落【００４１】）と記載されているから，本件特許発明１～４の熱伝導性無機フィラーと共通する。甲５には，上記のように「熱伝導の点で優れ」とまで記載されているにもかかわらず，「熱伝導性無機フィラーの表面に適用することについて教示するものではない」と判断することは，明白な誤りである。
ｂ加えて，甲５の段落【００１３】～【００１４】には，「溶融シリ１８３７カ粉末１００重量部に，オクタデシルトリエトキシシラン（ＣＨＳｉ（ＯＣＨ）   ）を１．２重量部と，トルエンを５０重量部混合２５３する。上記の混合物をシェーカで１時間混合分散した後，濾過した後，１５０℃で１時間加熱して表面処理シリカを得る。」と記載され，段落【００１５】には，「第１の実施例で使用したのと同じシリカに対して，表面処理剤にヘキサデシルトリメトキシシラン（ＣＨ１６Ｓｉ（ＯＣＨ））により，第１の実施例と同じ混合割合で，同じ３３   ３３方法条件で表面処理を行い，表面処理シリカ粉末を得る。」と記載されている。
上記シラン化合物は，本件特許発明１の「ＹＳｉＸＸ＝メトキ３シ基又はエトキシ基，Ｙ＝炭素数６個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基」のうち，「ＹＳｉＸ」の式と「Ｘ＝メトキシ基又はエト３キシ基，Ｙ＝炭素数１６個と１８個の脂肪族長鎖アルキル基」が共通するから，本件特許発明１と引用発明５とは，シランカップリング剤が共通する。
ｃ甲５の段落【００２２】【表１】の昀下段には，「充填剤シリカ粉末８２．２重量部」と記載されているから，シリカ粉末の比重を２．２ｇ／ｃｍ，エポキシ樹脂の比重を１．１ｇ／ｃｍとすると，
３３
シリカ粉末のｖｏｌ％は，次のとおり，６９．８ｖｏｌ％となる。
［計算］
重量部比重体積ｖｏｌ％
（充填剤以外すべて）17.821.116.2   30.2エポキシ樹脂
82.22.237.4   69.8シリカ粉末
100%
以上から，引用発明５は，本件特許発明１とは，熱伝導性無機フィラーの添加範囲も共通する。


ｄ甲５の段落【００３８】～【００３９】には，「…充填剤表面と樹脂の間の滑りが起こり易くなるため，粘度の低下に寄与し，トランスファー成形時の流れ性の優れた組成物が提供できる。本発明における以上のごとき作用効果は，例えばシリカを充填剤にした場合，その配合割合が８０重量％以上の高充填組成物において，即ち充填剤粒子間の樹脂膜厚が極めて薄い場合に顕著に発揮されるものである｡」と記載されているから，本件特許訂正明細書（甲１８）の段落【０００７】に記載の「成形スラリーの粘度低下」という目的及び作用効果と共通する。したがって，甲５には，本件特許発明の動機付けは記載され
ている｡
また，本件特許発明の「成形物の圧縮永久歪みの低下（ゴム弾性の付与）及び引裂強度の向上の効果」は，前記甲５に記載の「充填剤表面と樹脂の間の滑りが起こり易くなるため，粘度の低下に寄与し，トランスファー成形時の流れ性の優れた組成物が提供できる」に起因するものであり，特別な目的及び作用効果とはいえない。ｅ審決は，引用発明５と本件特許発明１のシリコーンゴム組成物は，組成が大きく異なると判断している（３８頁２行～４行，１３行～２３行）。
しかし，甲５の段落【００５３】には，「樹脂の可とう化剤は必要に応じてシリコーン系ゴム及びポリオレフィン系ゴム材料がマトリックス樹脂を海として島状に混入される」と記載されているから，マトリックス樹脂に甲５の段落【００４１】に記載の熱伝導に優れる無機質充填剤（フィラー）を混合すれば，必然的にシリコーン系ゴムにも前記フィラーは混合される。
したがって，上記のシランカップリング剤処理された熱伝導性無機フィラーをシリコーンゴムに適用することは，当業者であれば容易にできることである。
ｆ以上のとおり，引用発明５を引用発明２又は引用発明３と組み合わせることは当業者が容易にできることである。
(オ)引用発明６について
ａ審決は，「…甲第６号証の記載によれば，これらのシラン化合物は『撥水剤』を主用途とするものである…。」（３７頁８行～９行），「…甲第６号証に，『ｎ－ヘキシルトリメトキシシラン』または『ｎ－ヘキシルトリエトキシシラン』を『無機質』の表面処理剤，ましてや，熱伝導性無機フィラーの表面処理剤として使用することが記載されているとは解されない。」（３７頁１３行～１６行）と判断している。
しかし，この判断は，論理が飛躍しており，なぜ「熱伝導性無機フィラーの表面処理剤として使用することが記載されているとは解されない」という結論になるのか不明である。なぜなら，「ｎ－ヘキシルトリメトキシシラン」も「ｎ－ヘキシルトリエトキシシラン」も撥水剤であるからこそ，本件特許発明の目的である「成形スラリーの粘度低下，成形物の圧縮永久歪みの低下（ゴム弾性の付与）及び引裂強度の向上の効果」（本件特許訂正明細書［甲１８］の段落【０００７】）をもたらすからである。また，化学品，材料などのカタログ・技術資料に記載する「主用途」とは，「メーカーがその時点で把握している主たる用途」のことである。「それ以外には使えない，適さない」ということは意味しない。化学品，材料のカタログ・技術資料を読む当業者は，そのように考えるのが通常である。
加えて，甲６の４頁上段の「シラン化合物」の下に，「チッソのシラン化合物は，クロロシラン・アルコキシシラン・シラザン等で構成され，無機質の表面処理剤，樹脂の改質剤，エレクトロニクス関連材料などの幅広い分野で使われています。」と記載されている。「アルコキシシラン」は「ｎ－ヘキシルトリメトキシシラン」及び「ｎ－ヘキシルトリエトキシシラン」を含む上位概念である。
したがって，審決の上記判断は誤りである。
ｂまた甲６の４頁表には，「Ｎｏ．１１」及び「Ｎｏ．１２」の欄に各々次の記載がある。
No.品名   名称構   造式
6133311   HTS-Mｎ－ヘキシルトリメトキシシランC   HSi(OCH)61325   312HTS-Eｎ－ヘキシルトリエトキシシラン   CHSi(OC   H)この二つの化合物は，本件特許発明１の「ＹＳｉＸＸ＝メトキ３シ基又はエトキシ基，Ｙ＝炭素数６個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基」と共通する。
そして，甲６の４頁左下欄には，「●荷姿：…他のものは１８Ｌ石油缶，２００Ｌドラム缶となります。」と記載されている。上記の記載は，平成８年（１９９６年）６月以降，チッソ株式会社が，本件特許発明のシランカップリング剤を国内で広く販売していた事実があることを示している。
審決は，甲６には，配合対象となる樹脂が記載されていないと判断している（３８頁５行）が，広く販売されていた商品をシリコーンゴムに適用することは，当業者にとって容易といわざるを得ない。ｃ甲６の８頁には，シランカップリング剤と無機材料（上段には「シリカ」と記載され，本件特許の実施例９［本件特許訂正明細書（甲１８）の段落【００３５】］と共通する。）との反応式が記載されており，本件特許訂正明細書（甲１８）の段落【００２５】～【００２７】の記載内容と共通する部分がある。
通常シランカップリング剤と無機材料とは，脱アルコール反応により１段反応で直接結合させるのが自然である。
これに対して，甲６の８頁の反応式も，本件特許訂正明細書（甲１８）の段落【００２５】～【００２７】の記載も，一度アルコキシ基を水と反応させて加水分解し，次に無機材料と脱水縮合反応させており，２段反応させている。２段反応させるメリットは通常は考えられないから，本件特許発明の発明者は，甲６の８頁を参考にしたと思われる。
さらに，甲６の９頁には，「インテグラルブレンド法」，「乾式法」，「湿式法」，「スプレー法」が各々記載されており，本件特許訂正明細書（甲１８）の段落【００１９】の記載内容と共通する部分が多い。このことからも，本件特許発明の発明者は，甲６の９頁を参考にしたと思われる。


ｄ甲６においては，「シラン化合物」（４頁～５頁）と「サイラエース」（６頁以下）は，同一の文献の隣り合わせの頁であるから，当業者であっても無くても，「ｎ－ヘキシルトリメトキシシラン」及び「ｎ－ヘキシルトリエトキシシラン」を熱伝導性無機フィラーの表面処理剤として使用することを試みるであろう。また，上記の「シラン化合物」と「サイラエース」は，いずれも，有機基とケイ素結合性反応性基（アルコキシ基，Ｓｉ－Ｃｌ基など）を同一ケイ素原子上に合わせ持つシランであるから，当業者にとっては，二つの分類は大きな意味を持たない。実際に，本件特許訂正明細書では，甲６では「シランカップリング剤」に分類されていないシラン類を「シランカップリング剤」と記載している。
ｅ以上のとおり，甲６には，本件特許発明の動機付けとなる記載があり，引用発明６を引用発明２又は引用発明３と組み合わせることは当業者に容易にできることである。
(カ)引用発明７について
審決は，「…甲第７号証には，当該『AEROSILＲ８０５』を含めて『AEROSIL』なる商品名を有するシリカを，熱伝導性充填剤として使用することに関しては何ら記載されていない…」（３７頁２２行～２５行）と判断している。
しかし，甲７のフィラーは熱伝導性ではないとしても，本件特許の実施例９（本件特許訂正明細書［甲１８］の段落【００３５】）に記載されているのもシリカ（ＳｉＯ）であるから，甲７のシランカップリン２グ剤を熱伝導性シリカ（ＳｉＯ）に適用することは，当業者であれば２容易にできることである。
その上，甲７の１５頁の「Abbildung７」（訳文３頁上段「図７」）８には，「AEROSILＲ８０５」（シリカ）とその表面に固定された「ＣＨＳｉ－Ｏ－」（原告注：Ｓｉは４価であるが，簡略化のため価数を１７省略した。）が記載されている。すなわち，本件特許発明１の「ＹＳｉＸＸ＝メトキシ基又はエトキシ基，Ｙ＝炭素数６個以上１８個以下３の脂肪族長鎖アルキル基」と共通するシランカップリング剤を，シリカ（ＳｉＯ）に適用した例が記載されている。２
さらに，甲７の１６頁の「Abbildung９」（訳文４頁下段の図９）のグラフには，シランカップリング剤処理したシリカである上記「AEROSILＲ８０５」の粘度が４５分までは昀も低いことが示されているから，本件特許訂正明細書（甲１８）の段落【０００７】に記載の「成形スラリーの粘度低下」という目的と共通する。
以上のとおり，甲７には，本件特許発明の動機付けとなる記載があり，引用発明７を引用発明２又は引用発明３と組み合わせることは当業者に容易にできることである。
(キ)本件特許発明の作用効果について
ａ審決は，本件特許発明１の作用効果は格別であると判断している（３８頁２４行～３３行，４０頁１４行～２３行）。
しかし，本件特許発明１は「熱伝導性無機フィラーが熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して４０ｖｏｌ％～８０ｖｏｌ％である」としているが，本件特許の実施例１～１１（本件特許訂正明細書［甲１８］の段落【００３２】～【００５４】）は，すべて熱伝導フィラーを６０ｖｏｌ％配合しているだけであって，それ以外の配合量は一切実験されておらず，６０ｖｏｌ％以外の配合では，本件特許発明の「成形スラリー粘度」，「圧縮永久歪」，「引裂強度」及び「ゴム硬度」といった作用効果が明らかにされていない。
したがって，審決の上記判断は誤りである。
ｂ審決は，甲４～７には「…電子・電気部品の放熱に有用な放熱シートの形成に好適な樹脂組成物を提供することについても一切教示されていない…」（３８頁８行～９行，４０頁９行～１０行）と判断している。また，甲５について同様の判断をしている（３８頁２０行～２３行）。
しかし，本件特許訂正明細書（甲１８）には，放熱シートの放熱性はどの程度なのか，熱伝導性シリコーンゴムの熱伝導性はどの程度なのか，一切の記載はないから，判断すること自体できないことである。
したがって，審決の上記判断は誤りである。
(ク)以上のとおり，引用発明２又は引用発明３のアルミナ粉末に対して，甲４～７によって周知のシランカップリング剤を処理し，引用発明２又は引用発明３の熱伝導性シリコーン組成物に適用することは，当業者にとって容易であるから，本件特許発明１には進歩性が欠如しており，進歩性を認めている審決の判断は誤りである。
また，前記イのとおり，本件特許発明２～３，５は，いずれも引用発明２と共通し，前記ウのとおり，本件特許発明２～５は，いずれも引用発明３と共通しているから，本件特許発明２～５には進歩性が欠如しており，進歩性を認めている審決の判断は誤りである。
オ取消事由５（明細書の記載不備についての判断の誤り）(ア)フィラーの配合量についての特許法３６条６項１号（サポート要件）違反
ａ審決は，「…熱伝導性の程度は熱伝導性無機フィラーの充填量に依存し，…」（４３頁１６行～１７行）と，「熱伝導性」のみで本件特許発明の作用効果を判断し，フィラーの配合量について特許法３６条６項１号（サポート要件）違反はないと判断している（４３頁８行～下２行）。
しかし，本件特許発明の作用効果は，「成形スラリー粘度」，「圧縮永久歪」，「引裂強度」及び「ゴム硬度」の物性である（本件特許訂正明細書［甲１８］の段落【００３５】）。
そして，本件特許発明１は，熱伝導性シリコームゴム組成物全量に対して４０ｖｏｌ％～８０ｖｏｌ％の熱伝導性無機フィラーを加えることを要件としているが，本件特許訂正明細書の実施例１～１１及び比較例１～１２（本件特許訂正明細書［甲１８］の段落【００３２】～【００５４】）は，すべて熱伝導フィラーを６０ｖｏｌ％配合しているだけであって，それ以外の配合量は一切実験されておらず，６０ｖｏｌ％以外の配合では，本件特許発明の効果が本当に得られるのか，実験によって確かめられていない。


したがって，当業者といえども，６０ｖｏｌ％以外の配合では，「成形スラリー粘度」，「圧縮永久歪」，「引裂強度」及び「ゴム硬度」の物性がどのようになるのか理解することはできない。特に６０ｖｏｌ％よりも熱伝導性フィラーの体積含有率が高い領域では，当業者ならば，大きな疑問を抱く。なぜなら，熱伝導性フィラーの体積含有率がこのように高い領域では，混合を強化しても湿り気がある粉状にしかならず，硬化してゴム状組成物が得られないことが多いからである。
ｂ審決は，発明の容易性判断では，「柔軟性」，「ゴム弾性」，「引張強度」，「引裂強度」，「圧縮永久歪」，「機械的特性変化」という有利な作用効果を認定（３８頁２７行～３３行）しておきながら，記載要件については，これらと全く関係のない「熱伝導性」のみを判断したにすぎない。その上，本件特許訂正明細書（甲１８）には，「熱伝導性」がいくらなのか，具体的数値は一切記載されていない。４０ｖｏｌ％で本当に熱伝導性があるのか，疑問である。ｃ以上のとおり，本件特許発明は，６０ｖｏｌ％以外の配合は開示していないから，特許法３６条６項１号（サポート要件）に違反しており，審決の上記判断は誤りである。
ｄなお，審決は，原告出願に係る甲１３・乙１（特許第２７３２７９１号公報），甲１４・乙２（特許第３４３５０９７号公報），甲１５・乙３（特許第３５３１８０５号公報）も，実施例には熱伝導性フィラーの添加割合はほぼ１点しか開示されていないと判断している（４３頁２３行～３０行）。
しかし，甲１３の実施例１～６（段落【００１４】～【００１８】）は，４４．４～４９．７体積％の熱伝導性フィラーを添加しており，その上，段落【００２０】の【表１】には各実施例の熱伝導率を記載している。
同様に，甲１４の実施例１～９（段落【００２９】～【００３７】）について，熱伝導性フィラーの添加量を計算すると，次のようになる。
実施例１１０．２１体積％
実施例２１０．２３体積％
実施例３１８．８９体積％
実施例４，７９．５１体積％
実施例５，８９．５７体積％
実施例６，９１６．６４体積％
また，甲１５の実施例１，２（段落【００２０】，【００２１】）の熱伝導性フィラーの添加量は６６．１０体積％であるが，甲１５においては，熱伝導性フィラーはそのままの状態で使用しており（無処理），甲１３に記載されている実施例１～６の添加量と【表１】に記載されているシリコーンゴム組成物の熱伝導率のデータから類推できる。
本件特許発明は，熱伝導性無機フィラーの表面にシランカップリング剤を処理して被覆するのであるから，フィラー表面は絶縁性となり，無処理の熱伝導性無機フィラーを使用した場合とは，熱伝導性は異なり，当業者といえども，６０ｖｏｌ％以外の配合では，本件特許発明の「熱伝導性」はいくらなのかを，理解することはできない。したがって，審決の上記判断は誤りである。
(イ)シリコーンゴム組成物の「熱伝導性」についての特許法３６条４項（実施可能要件）違反及び特許法３６条６項１号（サポート要件）違反ａ審決は，「…熱伝導性シリコーンゴム組成物の技術分野では，熱伝導性の無機フィラーをマトリックス樹脂に高充填量で混合分散することにより『熱伝導性』を発現させることは慣用の手段であり，その熱伝導性の程度が熱伝導性無機フィラーの充填量に依存することは，技術常識というべき事項である…」（４４頁６行～９行），「…本件特許訂正明細書の実施例で得られているシリコーンゴム組成物は，具体的な熱伝導率を記載するまでもなく『熱伝導性』のものである…」（４４頁１３行～１５行）と判断し，シリコーンゴム組成物の「熱伝導性」について特許法３６条４項（実施可能要件）違反及び特許法３６条６項１号（サポート要件）違反はないと判断している（４４頁１行～１７行）。
ｂしかし，本件特許訂正明細書（甲１８）中には，実施例も含めて，熱伝導性がどの程度のものであるのか一切記載されていない。特に本件特許発明は，熱伝導性無機フィラーの表面にシランカップリング剤を処理して被覆するのであるから，無処理の熱伝導性無機フィラーを使用した場合とは，熱伝導性は異なる。
したがって，「熱伝導性」という重要な物理特性の記載がされていない本件特許訂正明細書は，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているとは認められないから，特許法３６条４項（実施可能要件）に違反している。また，本件特許訂正明細書は，特許法３６条６項１号（サポート要件）にも違反している。審決の上記判断は誤りである。
ｃそして特許法３６条６項１号（サポート要件）についての主張立証責任は特許権者にあるから，特許権者である被告において立証義務を放棄することは許されない。
(ウ)放熱シートの「放熱」についての特許法３６条４項（実施可能要件）違反及び特許法３６条６項１号（サポート要件）違反ａ審決は，本件特許発明５の目的は，「…放熱性の付与自体にある訳ではない。」（４４頁２１行～２２行），「…通常の熱伝導性を有するシリコーンゴム組成物を利用すれば，通常の放熱作用を奏することが期待される…」（４４頁２５行～２６行），「…このシート状物についても，通常の放熱作用を発揮すると解するのが相当である。」（４４頁３０行～３１行）と判断し，放熱シートの「放熱」について，特許法３６条４項（実施可能要件）違反及び特許法３６条６項１号（サポート要件）違反はないと判断している（４４頁１９行～３３行）。
ｂしかし，本件特許訂正明細書（甲１８）中には，実施例も含めて，放熱性がどの程度のものであるのか，一切記載されていない。特に本件特許発明は，熱伝導性無機フィラーの表面にシランカップリング剤を処理して被覆するのであるから，無処理の熱伝導性無機フィラーを使用した場合とは，放熱性が異なると判断できる。
したがって，「放熱性」という重要な物理特性の記載がされていない本件特許訂正明細書は，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえないから，特許法３６条４項（実施可能要件）に違反している。また，本件特許訂正明細書は，特許法３６条６項１号（サポート要件）にも違反している。審決の上記判断は誤りである。
２請求原因に対する認否


請求原因(1)ないし(3)の事実は認めるが，(4)は争う。
３被告の反論
(1)取消事由１に対し
ア特に化学分野の発明においては，引用文献から引用発明を認定するに際し，引用文献の発明の詳細な説明中に記載された一行記載，選択肢さらにはこれらの組み合わせに基づいて，引用発明を認定することが許されるかどうかを検討する必要がある。なぜなら，明細書の発明の詳細な説明には，発明を説明するために，種々の物質名が列挙されることがあるが，これら列挙される選択肢の全てが発明に値する程度に検証がされたものではないこともしばしばあるのであり，このような事情を考慮せず，引用文献に記載されている要素から形式的に選択し得るすべての組み合せについて，新規性を欠如させる適格性があるとすると，実際に実験を行い効果を確認した有益な発明が，引用文献に記載されている要素を任意に組み合わせた，いわば架空ともいえる引用発明によって新規性が否定される，という不合理な結果を導くことになるからである。このような考え方は，従来から特許庁における新規性の判断においても採用されてきているところである。また，このような考え方は，米国，欧州でも共通して採用されている。
イ審決は，上記アで述べた日本及び欧米で確立した考え方を踏襲し，甲１中の形式的な記載に惑わされることなく，引用発明１を的確に認定しており，審決における相違点（あ）の判断の手法及び結論は，正当である。この点，原告は，甲１中に「１～約２０」と記載されているのに，審決はこの明確な記載を無視しているなどと主張する。しかし，上記アで述べた常識的かつ一般的な引用発明の認定方法に照らすと，原告の主張こそ，甲１の形式的な記載に固執した誤った主張であるといわざるを得ない。原告は，審決の新規性の判断時期についても誤りがあるかのような主張をしているが，審決においては，本件特許の出願日（平成１０年１月２７日）を基準として，その時における公知の文献である甲１に記載された発明に照らして本件特許発明１の新規性について判断しているから，新規性判断の時期について誤りはない。
ウ以上のとおり，本件特許発明１と引用発明１に相違点（あ）が存するという審決の判断に誤りはない以上，審決において，相違点（い）について検討することなく本件特許発明１が新規性を有すると判断したことについては，誤りはない。さらに進んでいえば，相違点（い）は実質的な相違点であり，この点も本件特許発明１が引用発明１に対して新規性を有する別途の理由となる。なぜなら，以下のとおり，甲１には，熱伝導性無機フィラーの配合割合を，熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して４０ｖｏｌ％～８０ｖｏｌ％とする例については，実質的に記載されているといえないからである。
(ア)まず，甲１に記載されているのは，静電複写機の溶融ロール（定着ロール）の被膜に用いられる熱伝導性エラストマーであるが，当該エラストマーの性質としては「エラストマーおよびエラストマーと接触する表面の早期摩耗を回避するためには比較的低い硬度が望ましい」（甲１の３頁右上欄１９行～同左下欄１行）と記載され，さらに「ポリオルガノシロキサンエラストマーの硬度は酸化物充填剤の種類および濃度によってある程度決まってくる。」（甲１の３頁右上欄１７行～１９行）と記載されている。当該記載と，酸化物充填剤の濃度が高いほうがエラストマーの硬度が高くなるという技術常識からすれば，引用発明１においては，ある程度の熱伝導性を担保しつつも，酸化物充填剤の充填量は，極力少ない方がよいということが把握できる。このことは，甲１中の「本発明の少くとも１つのポリジオルガノシロキサンおよび約５０重量％を越える量の熱伝導性充填剤を含む混合物においては，液体組成物としての加工性を保持するために充填剤処理剤の存在が必要である。」（８頁右上欄３行～７行）との記載からも明らかである。(イ)そこで，熱伝導性充填剤の比率が５０重量％であり，熱伝導性充填剤が酸化亜鉛７０重量％，酸化マグネシウムが３０重量％の比率からな
るとして計算すると，
ポリジオルガノシロキサンの体積：
５０÷０．９７（真比重）＝５１．５（ａ）
熱伝導性充填剤の体積：
３５÷５．６（真比重）＝６．２５（ｂ）
１５÷３．６５（真比重）＝４．１１（ｃ）
熱伝導性充填剤の体積分率：
（ｂ）＋（ｃ）／（ａ）＋（ｂ）＋（ｃ）＝１６．７ｖｏｌ％となるから，本件特許発明１の４０％よりもかなり低いフィラー充填率となる。
(ウ)また，甲１の実施例１（９頁右下欄３行～１０頁左下欄下５行）において実際に採用されている，熱伝導性充填剤の体積分率も，以下の計算によれば，約３３．５％であり，本件特許発明１の４０％を下回る。
＜材料Ｉ＞
シリコーンマトリックス成分
ポリオルガノジシロキサンＡ２１．８６重量％
ポリオルガノジシロキサンＢ９．０４重量％
メチルトリメトキシシラン０．５重量％
白金含有触媒０．２４重量％
２－メチル－３－ブチン－２－オール０．１重量％
合計３１．７４重量％
上記シリコーンゲルの体積を，真比重０．９７と近似して計算する
と，
３１．７４÷０．９７＝３２．７２（ａ）
充填剤成分
酸化亜鉛４９．０重量％
酸化マグネシウム１９．２６重量％
上記酸化亜鉛の体積を，真比重５．６として計算すると，
４９．０÷５．６＝８．７５（ｂ）
上記酸化マグネシウムの体積を，真比重３．６５として計算すると，
１９．２６÷３．６５＝５．２８（ｃ）
材料Ｉの充填剤の体積分率は，
（ｂ）＋（ｃ）／（ａ）＋（ｂ）＋（ｃ）＝３０．０ｖｏｌ％（ｄ）
＜材料Ⅱ＞
シリコーンマトリックス成分
ポリオルガノジシロキサンＡ２３．２５重量％
メチルトリメトキシシラン０．５０重量％
硬化剤２．２７重量％
合計２６．０２重量％
上記シリコーンゲルの体積を，真比重０．９７と近似して計算する
と，
２６．０２÷０．９７＝２６．８２（ｅ）
充填剤成分
平板状アルミナ３８．７７重量％
酸化第二鉄３５．２４重量％
上記平板状アルミナの体積を，真比重３．９８として計算すると，


３８．７７÷３．９８＝８．７５（ｆ）
上記酸化第二鉄の体積を，真比重５．２として計算すると，
３５．２４÷５．２＝６．７８（ｇ）
材料Ⅱの充填剤の体積分率は，
（ｆ）＋（ｇ）／（ｅ）＋（ｆ）＋（ｇ）＝３６．９ｖｏｌ％（ｈ）以上の計算結果からすると，材料Ｉと材料Ⅱをいかなる比率で混合したとしても，充填剤微粒子の体積分率は４０％以上となることはない。材料Ｉと材料Ⅱの混合比を１：１とすると，実施例１に記載されてい
る二液型組成物における充填剤の体積分率は，
（ｄ）＋（ｈ）／２＝３３．５ｖｏｌ％
となる。
エ以上のとおり，本件特許発明１は，甲１に記載された発明ではない。したがって，審決が，この点に基づいて，本件特許発明１を引用する本件特許発明２，３も，甲１に記載された発明ではないとした点に誤りはない。
(2)取消事由２に対し
ア甲２からの引用発明の認定に際しても，上記(1)アで述べた常識的かつ一般的な考え方が適用されるべきであるところ，審決の相違点の認定においては，上記考え方が踏襲されており，正当なものである。イ審決では，相違点（う）について，本件特許発明１のシランカップリング剤と，甲２の（Ｃ）成分とを対比させている。
しかし，甲２において，本件特許発明１のシランカップリング剤に対応させるべき成分は，上記（Ｃ）成分ではなく，甲２の段落【００１４】に開示されている「アルミナ微粉末の表面を処理するための有機ケイ素化合物」であるから，審決の上記対比及びこれに基づく相違点の認定については異論がある。しかし，審決の上記前提に立ったとしても，審決は，本件特許発明１と引用発明２とでは，カップリング剤として開示する化合物が異なるという点で実質的に相違すると結論づけており，この点で審決の結論は正しいといえる。
原告は，自己の主張を裏付ける記載として甲２の段落【００１１】の記載を挙げる。しかし，甲２の段落【００１１】には，（Ｃ）成分のオルガノシロキサンが極めて包括的に記載されているにすぎない。特に，「ケイ素原子に結合する基」としては，アルキル基のみならず，アルケニル基，アリール基，官能性有機基，アルコキシシリルアルキル基，ケイ素結合水素原子など，上位概念で特定しただけでも様々な種類の基を想定しているし，また，（Ｃ）成分の分子構造としては，「直鎖状，環状，分岐状，一部分岐を有する直鎖状」など種々のものが挙げられている。したがって，形式上，これらを組み合わせてなる（Ｃ）成分に該当する化合物は無数に存在する。そして，甲２の段落【００１２】の記載の中に本件特許発明１のシランカップリング剤は開示されていないし，また本件特許発明１のシランカップリング剤を想起させるような化合物の記載もない。そうすると，甲２の段落【００１１】に開示されている無数の化合物中に，本件特許発明１のシランカップリング剤が存在するという理由のみでは，本件特許発明１のシランカップリング剤についての開示があるとはいえない。さらに，原告は，甲２に関しても，新規性判断時期の誤りを述べているが，審決においては，本件特許の出願日（平成１０年１月２７日）を基準として，その時において公知の文献である甲２に記載された発明に照らして本件特許発明１の新規性について判断しているのであるから，新規性判断の時期について誤りはない。
ウ上記イのとおり，本件特許発明１と引用発明２に相違点（う）が存するという審決の判断に誤りはない以上，審決において，相違点（え）について検討することなく本件特許発明１が新規性を有すると判断したことについて誤りはない。
エ以上のとおり，本件特許発明１は，甲２に記載された発明ではない。したがって，審決が，この点に基づいて，本件特許発明１を引用する本件特許発明２，３，５も，甲２に記載された発明ではないとした点について誤りはない。
(3)取消事由３に対し
ア甲３には，「付加反応硬化型」（請求項２，３）と，「縮合反応硬化型」（請求項４，５）の２種類のシリコーンゴム組成物が開示されている。原告が問題にする（Ｅ）成分は，「縮合反応硬化型」のシリコーンゴム組成物の架橋剤成分として記載されているものであり（請求項５，段落【００２２】，【００２６】），一方，「付加反応硬化型」のシリコーンゴム組成物においては，（Ｅ）成分とは全く異なる（Ｂ）成分（請求項３，段落【００１０】，【００１３】）を架橋剤成分として用いるとされている。
そして，甲３の段落【００３７】においては，「…この組成物が付加反応硬化型である場合には，この組成物を１５０℃で１時間加熱することに硬化させて，…」と記載されており，「付加反応硬化型」のシリコーンゴム組成物の場合に限って，加熱により硬化させることが記載されている。そうすると，（Ｅ）成分を用いる「縮合反応硬化型」のシリコーンゴム組成物について，「架橋剤が水酸基などと縮合反応するのは加熱時」とする原告の主張は，当を得ていないといえる。また，「縮合反応硬化型」のシリコーンゴム組成物について加熱が必要でない以上，（Ｅ）成分については，審決で判断されているとおり，「…縮合反応硬化型シリコーンゴム組成物を調製する際に，…主剤に…含まれる反応性基，すなわち，ケイ素原子に結合した水酸基もしくは加水分解可能な基，と縮合的に反応して架橋構造を形成する『架橋剤』として開示されたものである」（３４頁下６行～下３行）と解するのが技術的に正しい評価である。したがって，審決における相違点（お）の認定判断には，誤りはない。
イ上記アのとおり，本件特許発明１と引用発明３に相違点（お）が存するという審決の判断に誤りはない以上，審決において，相違点（か）について検討することなく本件特許発明１が新規性を有すると判断したことについて誤りはない。
ウ以上のとおり，本件特許発明１は，甲３に記載された発明ではない。したがって，審決が，この点に基づいて，本件特許発明１を引用する本件特許発明２～５も甲３に記載された発明ではないとした点について誤りはない。
(4)取消事由４に対し
ア本件特許発明１と引用発明２，３との間における，相違点（う），（え），相違点（お），（か）についての審決の判断に誤りがないことは，上記(2)，(3)で述べたとおりである。
イ引用発明４について


(ア)引用発明４は，従来技術において，ポリマーに白色の着色を施すための顔料であるＴｉＯをポリマーに分散させようとすると，ポリマー２マトリックスの分散性及びポリオレフィンをマトリックスとした時のレ２ーシング（欠陥の発生）について問題が生じていたのに対し，ＴｉＯを甲４の特許請求の範囲請求項１記載のシラン化合物によって処理することにより，上記問題を解決しようとする発明である。そうすると，引用発明４においてＴｉＯを熱伝導性無機フィラーと解する余地はない２から，審決が，甲４には「…当該『シラン処理』を熱伝導性無機フィラーの表面処理に適用することについては何ら教示するところがない。」（３６頁３１行～３３行）と判断した点について，原告が主張するような誤りはない。
(イ)原告は，甲４に記載されている「ＴｉＯ」は，本件特許発明２の２「金属酸化物」の下位概念であり，本件特許発明の実施例１１と共通するから，「顔料」であっても「熱伝導性無機フィラー」と解すべきである旨主張する。しかし，「金属酸化物」であれば「熱伝導性無機フィラー」であるとはいえないから，本件特許発明の実施例１１にＴｉＯが２記載されているとしても，そのことをもって甲４のＴｉＯが「熱伝導２性無機フィラー」であるとはいえない。
(ウ)また，引用発明２，３は，電子機器の放熱などの用途に用いられる熱伝導性シリコーンゴム組成物に関する発明であり，２種類の特定の平均粒子径を有するアルミナ微粉末を混合して（引用発明２の場合），あるいは，特定の平均粒子径を有するシリカ微粉末とアルミナ微粉末とを混合して（引用発明３の場合），用いることによって，粉末の沈降が生じにくく，かつ沈降したアルミナ微粉末の再分散を容易にすることを特徴の一つとする発明であり，マトリックスとなる樹脂及び無機充填剤は，上記のものに限定されている。
(エ)そうすると，マトリックス樹脂の種類及び表面処理の目的が異なる引用発明４に記載されている表面処理が施された無機充填剤を，引用発明２，３のような電子・電気部品の放熱の用途に用いられる熱伝導性シリコーンゴム組成物に適用することは，当業者が容易になしうるとはいえないのであり，審決における同趣旨の判断（３８頁６行～１２行）に誤りはない。
原告は，甲４には，シランカップリング剤が施された無機充填剤の配合対象となるマトリックス成分として，シリコーンゴムが開示されていないとしても，この点は，甲４の「種々のゴム」の記載（１０頁２２行）に基づけば，容易になしうると主張するが，このような１行記載に基づいて，シリコーンゴムが直ちに想定できるとはいえないから，原告の当該主張に理由はない。
(オ)以上のことからすると，審決において，本件特許発明１は引用発明２あるいは引用発明３と引用発明４との組み合わせにより当業者が容易になしうるものではない，とした点に誤りはない。
ウ引用発明５について
(ア)引用発明５は，従来のエポキシ樹脂，ポリイミド樹脂を用いた半導体用封止樹脂組成物においては，充分な耐半田クラック性が得られないという問題があったのに対し，実装時の際の熱ショックに対してパッケージクラックが発生することのない，耐吸湿半田性に優れた同組成物を提供することを目的とし，そのために，甲５の特許請求の範囲請求項１に記載されているシラン化合物によって処理した無機質充填剤粉末を配合分散させたことを特徴とする発明である。したがって，そもそもここでいう無機質充填剤には，何ら熱伝導性など求められていない。原告が挙げる段落【００４１】においても，「これらのなかでシリカが熱膨張，熱伝導の点で優れ，好ましい。」とされているだけであり，熱伝導性が必須とされているわけではない。
(イ)また，引用発明５は，原告が指摘する発明の効果の記載（段落【００３８】）からも明らかなとおり，「トランスファー成形」を対象とした発明であり，樹脂としては，上記したエポキシ樹脂，ポリイミド樹脂等を用いることしか想定しておらず（段落【００４９】），マトリックス樹脂としてシリコーンゴムを用いることは何ら想定されていない。この点に関しては，審決においても，「…甲第４～７号証には，上記特定表面処理が施された無機充填剤が配合される，マトリックス成分としてのシリコーンゴムについて何処にも記載されておらず」（３８頁６行～８行）と判断されているとおりである。
(ウ)以上のことからすると，審決において，本件特許発明１は引用発明２あるいは引用発明３と引用発明５との組み合わせにより当業者が容易になしうるものではない，とした点に誤りはない。
エ引用発明６について
(ア)甲６には，「ｎ－ヘキシルトリメトキシシラン」又は「ｎ－ヘキシルトリエトキシシラン」の開示があるが，これらの化合物は，「シラン化合物」（４頁～５頁）として挙げられており，また，その主用途としては「撥水剤」が挙げられているのみである。これに対し，甲６の６頁～１５頁には，「サイラエース」と称するシランカップリング剤が記載されており，当該「サイラエース」が，無機質と有機質との界面を改質させる働きがあること（６頁），無機フィラー等の無機質の表面処理に用いられること（９頁），ビニルトリメトキシシランをはじめとする１８種類の化合物があること（１０頁～１１頁）が記載されている。以上の記載からすると，甲６において「ｎ－ヘキシルトリメトキシシラン」又は「ｎ－ヘキシルトリエトキシシラン」は，「撥水剤」として用いられる「シラン化合物」として，無機質と有機質との界面を改質させる「シランカップリング剤」とは明確に区別されて記載されているといえる。そうすると，これらの化合物について，「…『無機質』の表面改質剤，ましてや，熱伝導性無機フィラーの表面処理剤として使用することが記載されているとは解されない。」（３７頁１５行～１６行）とした審決の判断に誤りはない。
(イ)以上のことからすると，審決において，本件特許発明１は，引用発明２あるいは引用発明３と引用発明６との組み合わせにより当業者が容易になしうるものではない，とされた点に誤りはない。
オ引用発明７について


(ア)甲７に記載されている「AEROSIL」は，乙５（「TECHNICALBULLETINAEROSIL<Ｒ>No.17」日本アエロジル株式会社１９９９年６月改訂版発行）の１頁，１７頁に記載されるとおり，非晶質シリカであり，その室温における熱伝導率は，乙５の３４頁に記載されている表によれば，およそ０．０２Ｗ／ｍ・Ｋであって，本件特許発明で用いられる熱伝導性フィラーであるアルミナ（２０Ｗ／ｍ・Ｋ）や結晶性シリカ（１０Ｗ／ｍ・Ｋ）の熱伝導率よりもはるかに小さい（乙６［「電子機器・部品用放熱材料の高熱伝導化および熱伝導性の測定・評価技術」株式会社技術情報協会２００３年［平成１５年］５月２２日発行６２頁参照）。(イ)以上のとおり甲７に記載されている「AEROSIL」が熱伝導性無機フィラーに当たらない以上，当業者であれば，甲７に記載されているシランカップリング剤を，熱伝導性無機フィラーを開示する引用発明２，引用発明３に適用しようなどという発想には至らない。単なる「シリカ」という表記の共通性のみによって，引用発明７のカップリング剤を，引用発明２，引用発明３の熱伝導性のシリカに適用しうるなどという原告の主張は，技術常識を無視した荒唐無稽な主張である。(ウ)以上のことからすると，審決において，本件特許発明１は，引用発明２あるいは引用発明３と引用発明７との組み合わせにより当業者が容易になしうるものではない，とされた点に誤りはない。
カ本件特許発明１の作用効果について
(ア)本件特許発明１の進歩性は，上記ア～オで述べた，構成要件の非到達性の点から肯定されるべきものであり，作用効果の点のみを単独で論じても本件特許発明１の進歩性が覆せるわけではないから，原告の主張は，この点においてまず失当である。
(イ)原告は，本件特許訂正明細書における実施例１～１１で採用されている熱伝導フィラー量がすべて６０ｖｏｌ％であることを挙げ，それ以外の配合では，本件特許発明１の作用効果が明らかではないなどとして，進歩性欠如を主張する。しかし，審決は，熱伝導フィラー量に関する具体的な開示が６０ｖｏｌ％であっても，請求項１に記載されている４０ｖｏｌ％～８０ｖｏｌ％の範囲をサポートしていることを認めている（審決４３頁８行～下２行）から，当然この前提に基づいて，本件特許発明１の作用効果を評価しているといえる。
(ウ)そうすると，審決においては，本件特許発明１のすべての範囲について効果の裏付けがあるとの前提の下に，同範囲すべてについて引用発明に比して顕著な作用効果があるとの判断がなされているといえるから，原告が主張するような審決の瑕疵は見当たらない。(エ)また，原告は，審決が，甲４～７に関して，「…電子・電気部品の放熱に有用な放熱シートの形成に好適な樹脂組成物を提供することについても一切教示されていない…」（３８頁８行～９行，４０頁９行～１０行）と判断した点は誤りである旨主張する。原告は，当該主張の根拠について，本件特許訂正明細書の記載を引き合いに出しているが，上記イ～オで述べたとおり，引用発明４～７が「電子・電気部品に有用な放熱シート」とは無関係であることは，甲４～７の目的，効果の記載自体から明らかであるから，この点で，審決の上記判断は正当であるといえる。そして，審決において，一般式（Ａ）で示される特定のシランカップリング剤で表面処理を施すことを特徴とする本件特許発明１の顕著な作用効果について，「…一般式（Ａ）中の基Ｙが脂肪族短鎖アルキル基に相当するシランカップリング剤で表面処理した場合と比較して，熱伝導性シリコーンゴム組成物の硬化成形物の柔軟性，ゴム弾性が向上すると共に，引張強度，引裂強度の向上及び圧縮永久歪みの低減が達成され，さらに，当該硬化成形物の耐熱試験におけるゴム硬度変化等の機械特性変化を低減することができる…」（４０頁１６行～２０行）と認定したことは，本件特許発明１及び先行技術の内容の正しい理解に基づく正当な評価であるといえる。
キ以上のとおり，本件特許発明１は，引用発明２あるいは引用発明３と引用発明４～７の組み合わせにより，当業者が容易になし得る発明ではなく，その旨の審決の判断に誤りはない。また，審決が，本件特許発明１を引用する本件特許発明２～５も，引用発明２あるいは引用発明３と引用発明４～７の組み合わせにより，当業者が容易になし得る発明ではないとした点についても，誤りはない。
(5)取消事由５に対し
アフィラーの配合量について
(ア)本件特許発明における熱伝導性無機フィラーの配合量に関する要件は，発明の対象である熱伝導性シリコーンゴム組成物に対して，その基本的性質であるともいえる高い熱伝導性を付与するための要件である。このことは，本件特許訂正明細書（甲１８）には，熱伝導性無機フィラーの配合量を４０ｖｏｌ％～８０ｖｏｌ％とする技術的意義について，「…４０ｖｏｌ％に満たないと高い熱伝導率を得ることが困難であり，８０ｖｏｌ％を超えると熱伝導性シリコーンゴム組成物の硬化成形物がさらに硬く脆くなる恐れがあって好ましくない。」（段落【００１５】）と述べられていることからも明らかであるし，また，この点に関しては，従来技術の説明においても，「しかし熱伝導率を上昇させるために単にシリコーンゴムに対する熱伝導性無機フィラー充填量を増加させると，熱伝導性シリコーンゴム組成物の成形スラリー粘度が上昇し，成形加工性が低下したり，成形したシートの硬度が高硬度化することになる。」（段落【０００４】）と記載されている。これらの点からすると，熱伝導性無機フィラーの配合量に関する要件は，発明の対象である熱伝導性シリコーンゴム組成物に対して，その基本的性質であるともいえる高い熱伝導性を付与するための要件であって，従来技術にない本件特許発明に特有の効果をもたらす解決手段を示す要件ではない。そうすると，本件特許発明においては，実施例や比較例において，請求項１に記載される数値範囲の中央値にあたる「６０ｖｏｌ％」の例しか記載されていなかったとしても，そのことによりサポート要件違反が成立するとは考えられない。
(イ)原告は，当業者といえども，６０ｖｏｌ％以外の配合では，「成形スラリー粘度」，「圧縮永久歪」，「引裂強度」及び「ゴム硬度」の物性がどのようになるか理解できないなどと主張する。しかし，当該充填量が６０ｖｏｌ％以外の場合であっても，上記物性等について同様の改善効果が得られるであろうことは，当業者であれば合理的に予測しうるものである。


(ウ)サポート要件の適否を判断するためには，請求項の記載と，「発明の詳細な説明」の記載を対比させるべきであるところ，原告の出願に係る甲１３（特許第２７３２７９１号公報）及び甲１４（特許第３４３５０９７号公報）においては，請求項中の熱伝導性フィラー（甲１３では「塩基性金属酸化物」として記載されている）は「重量部」で特定されているのであるから，請求項における「重量部」を単位として数値範囲で示された熱伝導性フィラー配合率と，実施例として具体的に開示された「重量部」を単位とする配合率とを対比して，サポート要件の適否を判断するべきである。しかるところ，原告が当該配合率を甲１３，甲１４に記載のない「体積％」に換算して主張を行っていること自体，失当であるといえる。
そして，甲１３においては，請求項１の「３０～１０００重量部」という広範な配合率に対して，実施例では，７３．８重量％あるいは，７３．６重量％の例しか挙げられておらず，また，甲１４においては，請求項１の「１０～１２００重量部」という広範な配合率に対して，実施例では，１００重量部の例しか挙げられていないのであるから，甲１３，甲１４の実施例に開示される配合量は実質的に１種類であるといえる。
イシリコーンゴム組成物の「熱伝導性」について
(ア)本件特許の特許請求の範囲には，「熱伝導性無機フィラーが熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して４０ｖｏｌ％～８０ｖｏｌ％である」こと，すなわち，熱伝導性無機フィラーの充填量については明確に記載されている。一方，「熱伝導性シリコーンゴム組成物」の「熱伝導性」が当該「熱伝導性無機フィラー」を配合させたことにより生じること，及び，「熱伝導性」の程度が当該「熱伝導性無機フィラー」の配合量によって決まることは技術常識である。したがって，「熱伝導性の程度」について記載がなくても，熱伝導性無機フィラーの充填量と，充填したフィラーの熱伝導率によって推認できるのであるから，実施例に熱伝導性の具体的な値が開示されていないからといって，実施可能要件やサポート要件違反が成立するとは考えられない。
(イ)原告は，「特に本件特許発明は，熱伝導性無機フィラーの表面にシランカップリング剤を処理して被覆するのであるから，無処理の熱伝導性無機フィラーを使用した場合とは，熱伝導性は異なる。」などと主張するが，上記のとおり，熱伝導性が「熱伝導性無機フィラー」の配合量によって決まることからすると，シランカップリング剤処理を施したとしても，熱伝導性に影響を与えるとは必ずしもいえない。原告の主張する，シランカップリング剤の被覆による熱伝導性の変化については，具体的な証拠が示されていないためその真偽のほどは明らかでないが，仮にこの点が熱伝導性に影響を与えるとしても，その影響はわずかであると予測され，実施可能要件やサポート要件違反の根拠とはなりえない。(ウ)原告の出願に係る特許の中にも，「熱伝導性シリコーンゲルを含むシート」を発明の対象としつつも，当該シートあるいはシリコーンゲルについて，熱伝導性がどの程度のものであるのか一切記載されていないものがある（甲１５［特許第３５３１８０５号公報］）。このことからしても原告の主張は失当である。
ウ放熱シートの「放熱」について
(ア)「放熱シート」の用語自体，放熱性を有するシートの一般名称としてごく普通に用いられているものであるから，そもそも明細書中で，「どの程度の熱を放出できるのか」について記載をしなければ，実施可能要件やサポート要件違反が成立するとは考えられない。(イ)また，本件特許発明５の「放熱シート」は，本件特許発明１～４に係る，熱伝導性無機フィラーを４０ｖｏｌ％～８０ｖｏｌ％含む熱伝導性シリコーンゴムを成形してなるものであり，また，「放熱」が「熱伝導性」に由来する機能であることも周知である（この点は，本件特許訂正明細書［甲１８］の段落【０００３】において「ここで，熱伝導性フィラーは放熱シート３の熱抵抗をできる限り低減するために用いられるものであり，電子機器の小型化，放熱器５の小型化，更には電子部品４の発熱量の増加の傾向に伴い，電子部品４から発生した熱をできる限り効率よく放熱器５から放熱させようとするものである。」と記載されているとおりである。）。
そうすると，上記イの「熱伝導性」について述べたのと同様に，上記「放熱シート」の放熱の程度も，熱伝導性無機フィラーの充填量と，充填したフィラーの熱伝導率によって推認できるといえるから，実施例に放熱の程度が開示されていないからといって，実施可能要件やサポート要件違反が成立するとは考えられない。
エ以上のとおりであるから，原告の実施可能要件，サポート要件違反の主張はいずれも理由がない。
第４当裁判所の判断
１請求原因(1)（特許庁における手続の経緯），(2)（発明の内容），(3)（審決の内容）の各事実は，当事者間に争いがない。
２本件特許発明の意義について
(1)本件特許訂正明細書（甲１８）には，特許請求の範囲として，前記第３，１(2)の記載があるほか，「発明の詳細な説明」として，次の記載がある。
ア発明の属する技術分野
「本発明は，トランジスター，コンピューターのＣＰＵ（中央演算処理装置）等の電気部品と放熱器との間に配置され，電子・電気部品から発生する熱を放熱器に伝導する放熱シートを形成するために好適な熱伝導性シリコーンゴム組成物及びこの熱伝導性シリコーンゴム組成物にて成形された放熱シートに関するものである。」（段落【０００１】）
イ従来の技術
「近年パソコン，ワークステーション等のクロック数の増加や，集積度の増加に伴い，電子部品４からの発熱量が増加している。またパワーＩＣ等の発熱も様々な問題を抱えている。これらの電子部品４からの発熱を効率よく放熱するためには，図２（ａ）に示すように半田バンプ等の実装用電極８を介して基板６に実装された電子部品４に放熱器５を設けることが一般的に行なわれている。ここで電子部品４と放熱器５との間に図２（ｃ）のように空隙７が生じた場合，この空隙７が熱伝導の大きな抵抗となるため，放熱器５と電子部品４との間に放熱シート３を配置し，図２（ｂ）のように放熱器５と電子部品４の接合面の微妙な反りやうねりに放熱シート３を沿わせることによって，空隙７が生じることを防ぎ，電子部品４から発する熱を放熱器５に効率良く伝導させるようにしている。」
（段落【０００２】）


「従来このような放熱シート３のための材料として，柔軟性を持ったゴムシート，両面に接着剤をコーティングしたテープ，あるいは接着剤やグリース等のような形態のものが用いられており，いずれの形態のものにおいても熱伝導性フィラーをマトリックス樹脂に混合分散することが行なわれている。この場合マトリックス樹脂としては，耐熱性，耐寒性に優れ，広い温度範囲で良好な圧縮復元性を有するシリコーンゴムが用いられることが多く，また熱伝導性フィラーとしては，アルミナ，酸化マグネシウム，窒化ホウ素等の高熱伝導性の無機フィラーを用いるものであり，この熱伝導性無機フィラーをマトリックス樹脂に高充填量で混合分散することによって得られる熱伝導性シリコーンゴム組成物を加熱成形して放熱シート３を形成することが行なわれている。ここで，熱伝導性フィラーは放熱シート３の熱抵抗をできる限り低減するために用いられるものであり，電子機器の小型化，放熱器５の小型化，更には電子部品４の発熱量の増加の傾向に伴い，電子部品４から発生した熱をできる限り効率よく放熱器５から放熱させようとするものである。」（段落【０００３】）
ウ発明が解決しようとする課題
「しかし熱伝導率を上昇させるために単にシリコーンゴムに対する熱伝導性無機フィラー充填量を増加させると，熱伝導性シリコーンゴム組成物の成形スラリー粘度が上昇し，成形加工性が低下したり，成形したシートの硬度が高硬度化することになる。このように放熱シート３が高硬度化すると，電子部品４や放熱器５の接合面の微妙なうねりや反りに対しての追随性が低下し，放熱器５と電子部品４との間の空隙７を充分に埋めることができないという問題が発生する。またこのような高硬度の放熱シート３を微妙なうねりや反りに追随させようとすると，電子部品４と放熱シート３の間にかなりの荷重を掛ける必要があり，電子部品４に対して大きなダメージを与える恐れがある。」（段落【０００４】）
「このような放熱シート３の高硬度化の問題に対しては，樹脂中の主剤と硬化剤との組成比を変えることにより，すなわち樹脂の架橋密度を下げることにより，低硬度化と高充填化を両立することが可能であるが，そのような場合，放熱シート３のゴム弾性を低下させ，圧縮永久歪み測定では歪みが著しく大きくなったり，引裂強度が低下したりという新たな問題が生じることになる。」（段落【０００５】）
「また熱伝導性無機フィラーの充填率が高い場合には，ゴムの機械物性の耐熱信頼性を著しく低下させる。例えば１５０～２００℃で長時間放置する際の機械特性変化のデータを測定してみると，熱伝導性無機フィラーの充填率を大きくすると，ゴム硬度が大きく上昇すると共に，材料が脆化する（硬く脆くなる）。従って熱伝導性無機フィラーの充填率を大きくすると，ゴム硬度が大きくなると共に，引裂強度，引張強度が低下するものである。」（段落【０００６】）
「本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり，熱伝導性無機フィラーを高充填化しても，成形物に柔軟性と耐熱機械特性が付与される熱伝導性シリコーンゴム組成物及び放熱シートを提供することを目的とするものであり，更に具体的には，成形スラリーの粘度低下，成形物の圧縮永久歪みの低下（ゴム弾性の付与）及び引裂強度の向上の効果をもたらす熱伝導性シリコーンゴム組成物及び放熱シートを提供することを目的とするものである。」（段落【０００７】）
エ発明の実施の形態
(ア)「以下に本発明の熱伝導性シリコーンゴム組成物を形成する方法を説明する。熱伝導性無機フィラー１へのシランカップリング剤による表面処理は，熱伝導性無機フィラー１への直接処理法，インテグラルブレンド法，ドライコンセントレート法等を用いることができる。直接処理法には，乾式法，スラリー法，スプレー法等があり，インテグラルブレンド法としては，直接法，マスターバッチ法等があるが，このうち乾式法，スラリー法，直接法が良く用いられる。」（段落【００１９】）「乾式法にて処理を行なう場合は，例えば所定量のシランカップリング剤を水又はアルコール水溶液（水／アルコール＝１／９）で２～５倍に希釈したものを均一になるまで攪拌する。一方所定量の熱伝導性無機フィラー１をヘルシェンミキサー等の装置に仕込んで攪拌し，この攪拌されている熱伝導性無機フィラー１に上記のシランカップリング剤溶液を数十分かけて滴下又はスプレー噴霧する。シランカップリング剤全量を添加したら，この状態のまま１０分間攪拌を続ける。このようにして処理した熱伝導性無機フィラー１を浅いトレー等に均一に拡げ，１００～１５０℃で１時間乾燥させる。乾燥後，熱伝導性無機フィラー１によっては凝集するのでボールミル等で粉砕する。」（段落【００２０】）
「またスラリー法にて処理を行なう場合は，例えば所定量の熱伝導性無機フィラー１に水又はアルコール水溶液（水／アルコール＝１／９）を加えてスラリー状にし，所定量のシランカップリング剤をスラリー状の熱伝導性無機フィラー１に添加する。添加後数十分攪拌を続けた後，デカンテーション又は濾過を行い，シランカップリング剤で処理した熱伝導性無機フィラー１を取り出す。このようにして処理した熱伝導性無機フィラー１を浅いトレー等に均一に拡げ，１００～１５０℃で１時間乾燥させる。乾燥後，熱伝導性無機フィラー１によっては凝集するのでボールミル等で粉砕する。」（段落【００２１】）
「またインテグラルブレンド法の直接法にて処理を行なう場合は，シリコーンゴム中に熱伝導性無機フィラー１を混練する際にシランカップリング剤を同時に配合するものであるが，この場合はスラリー法や乾式法等の直接処理法の場合よりもシランカップリング剤の添加量を多くすることが好ましい。」（段落【００２２】）
「シリコーンゴムと熱伝導性無機フィラー１を混練する際，シリコーンゴムとして一液型のものを用いる場合は，予めシランカップリング剤によるカップリング処理を施した熱伝導性無機フィラー１を混練機を用いてシリコーンゴムと混練することができ，このようにして熱伝導性シリコーンゴム組成物を形成することができる。また上記のようにインテグラルブレンド法の直接法のように，未処理の熱伝導性無機フィラー，シランカップリング剤，及びシリコーンゴムをインテグラルブレンドすることもできる。またシリコーンゴムとして二液型のものを用いる場合は，予め主剤と硬化剤にそれぞれ目的量の熱伝導性無機フィラー１を混合してスラリーを形成しておき，その主剤スラリーと硬化剤スラリーを混練して熱伝導性シリコーンゴム組成物を形成することができるものであり，また主剤と硬化剤を混合した後，熱伝導性無機フィラー１を添加してもよい。」（段落【００２３】）


「上記のようにして形成される熱伝導性シリコーンゴム組成物は，スラリー状に形成されるものである。この熱伝導性シリコーンゴム組成物をシート状にプレス成形した後，加熱硬化させることによって，放熱シート３を形成することができる。またこのようにコンパウンドの状態で成形する他，ガラス布等の基材にシリコーンゴム組成物を含浸させた後成形したものを，加熱硬化させることもできる。このようにして形成される放熱シート３は，図２（ａ）に示すように基板６上に半田バンプ等からなる実装用電極８を介して実装されたＩＣ，電源モジュール，パワートランジスタ，ＣＰＵ等の電子部品４と，ヒートシンク，ヒートパイプ，筺体等の放熱器５と間に配置され，図２（ｂ）のように放熱器５と電子部品４の接合面の微妙な反りやうねりに放熱シートを沿わせることによって，放熱器５と電子部品４の接合面に図２（ｃ）に示すような熱抵抗の大きい空隙７が生じることを防ぎ，電子部品４から発する熱を放熱器５に効率良く伝導させるようにしている。」（段落【００２４】）「ここで，上記のようにしてシランカップリング剤にて表面処理が成された熱伝導性無機フィラー１の表面の様子は，図１に示すようになる。すなわち，シランカップリング剤としてＹＳｉ（ＯＭｅ）（ＯＭ３ｅはメトキシ基，Ｙは炭素数６以上の脂肪族長鎖アルキル基を示す）を用いるとすると，シランカップリング剤は，下記の式のようにＹＳｉ（ＯＨ）まで加水分解された後，数個の分子が脱水反応によりオリゴ３マー化する。」（段落【００２５】）
「【化３】
（段落【００２６】）
「更に熱伝導性無機フィラー１の表面の水酸基と反応して，熱伝導性無機フィラー１の表面は図１に示すような，疎水性の長鎖のアルキル基２で覆われるものである。このように親水性の熱伝導性無機フィラー１の表面が疎水性の長鎖のアルキル基２で覆われることにより，熱伝導性無機フィラー１とマトリックスのシリコーンゴムとの相溶性が著しく向上するものである。上記の式（Ａ）中にＹで表されているアルキル基の炭素数は，大きければ大きいほど熱伝導性無機フィラー１とマトリックスのシリコーンゴムとの相溶性が向上するものであるが，現時点ではこのアルキル基の炭素数が１８のものまでが，安定に存在することが確認されており，Ｙで表されているアルキル基の炭素数の上限は１８となっている。」（段落【００２７】）
「上記のように本発明の熱伝導性シリコーンゴム組成物では，熱伝導性無機フィラー１とマトリックスのシリコーンゴムとの相溶性を向上することができるため，熱伝導性を高めるためにマトリックスのシリコーンゴムに熱伝導性無機フィラー１を高充填化しても，スラリー状の熱伝導性シリコーンゴム組成物の成形スラリー粘度が上昇して成形加工性が低下するようなことがなく，熱伝導性無機フィラー１を高充填化して熱伝導性を高めた熱伝導性シリコーンゴム組成物の成形加工性を向上することができる。」（段落【００２８】）
「またシリコーンゴムとの相溶性を向上させたことにより，熱伝導性無機フィラー１同士の凝集を防ぎ，シリコーンゴムのマトリックス中での熱伝導性無機フィラー１の二次凝集の少ない良好な分散状態を可能とすることができ，従って熱伝導性シリコーンゴム組成物の硬化成形物の柔軟性が向上し，ゴム弾性が向上すると共に，引張強度，引裂強度，圧縮永久歪み特性を著しく改善することができる。」（段落【００２９】）
「またシリコーンゴムとの相溶性を向上すると耐熱エージング（高温放置）によるシリコーンゴムの酸化を起こしにくくさせ，またこのときの熱伝導性無機フィラー１同士の凝集も，上記のように起こりにくいことから，この熱伝導性シリコーンゴム組成物の硬化成形物の，耐熱試験における機械特性変化を低減することができるものである。」（段落【００３０】）
「従って本発明の熱伝導性シリコーンゴム組成物で放熱シート３を形成する際の成形性を向上することができるものであり，また形成された放熱シート３はゴム弾性が高いと共に強度が高いため，放熱器５と電子部品４との間に配置する際，電子部品４に強い荷重を掛けなくても放熱器５と電子部品４の接合面の反りやうねりを容易に埋めることができ，放熱器５と電子部品４の間に熱抵抗が高い空隙７が形成されることがなく，かつこの放熱シート３は熱伝導性が高いので，電子部品４から放熱器５への熱伝導効率を向上し，電子部品４からの発熱を容易に放熱することができるものである。また耐熱試験における機械特性変化が低いため，電子部品４からの発熱による機械特性の変化が小さく，長期間に亘って安定して使用することができるものである。このように本発明の熱伝導性シリコーンゴム組成物は，放熱シート３を形成するために好適なものである。」（段落【００３１】）
(イ)実施例
「以下，本発明を実施例によって詳述する。
（実施例１）
シリコーンゴムとして，主剤と硬化剤の二液よりなる付加反応型シリコーンゲル（東レダウコーニング社製，品番「ＳＥ１８８５」）を，熱伝導性無機フィラー１としてアルミナ（昭和電工社製）を，シランカップリング剤としてｎ－ヘキシルトリメトキシシランをそれぞれ用い，熱伝導性無機フィラー１に上記の直接処理法の乾式法にて，シランカップリング剤を，熱伝導性無機フィラー１００重量部に対して０．５重量部の割合で処理し，シリコーンゴムの主剤と硬化剤のそれぞれに，この表面処理を施した熱伝導性無機フィラー１を，熱伝導性無機フィラー１の体積分率（Ｖｆ）が６０％となるように配合した。この混練物の主剤と硬化剤を一対一の比率で混練して，スラリー状の熱伝導性シリコーンゴム組成物を得た。」（段落【００３２】）
「またこの熱伝導性シリコーンゴム組成物を離型フィルムで挟み込み，プレス成形により２ｍｍ厚のシート状に成形し，これを１２０℃，２ｈの条件下で硬化させて，放熱シート３を形成した。
（実施例２～８，比較例１～９）
シランカップリング剤及びその処理量を下記のようにした他は，実施例１と同様に行なった。」（段落【００３３】）
「実施例２ｎ－ヘキシルトリメトキシシラン
１．０重量部（対フィラー１００重量部）
実施例３ｎ－ヘキシルトリエトキシシラン
０．５重量部（対フィラー１００重量部）
実施例４ｎ－ヘキシルトリエトキシシラン
１．０重量部（対フィラー１００重量部）
実施例５ｎ－オクチルトリエトキシシラン


０．５重量部（対フィラー１００重量部）
実施例６ｎ－オクチルトリエトキシシラン
１．０重量部（対フィラー１００重量部）
実施例７ｎ－デシルトリメトキシシラン
０．５重量部（対フィラー１００重量部）
実施例８ｎ－デシルトリメトキシシラン
１．０重量部（対フィラー１００重量部）
比較例１シランカップリング剤未処理
比較例２メチルトリメトキシシラン
０．５重量部（対フィラー１００重量部）
比較例３メチルトリメトキシシラン
１．０重量部（対フィラー１００重量部）
比較例４メチルトリエトキシシラン
０．５重量部（対フィラー１００重量部）
比較例５メチルトリエトキシシラン
１．０重量部（対フィラー１００重量部）
比較例６ジメチルジメトキシシラン
０．５重量部（対フィラー１００重量部）
比較例７ジメチルジメトキシシラン
１．０重量部（対フィラー１００重量部）
比較例８ジメチルジエトキシシラン
０．５重量部（対フィラー１００重量部）
比較例９ジメチルジエトキシシラン
１．０重量部（対フィラー１００重量部）
（実施例９～１１，比較例１０～１２）
実施例９～１１ではシランカップリング剤としてｎ－デシルトリメトキシシランをフィラー１００重量部に対して１．０重量部処理し，比較例１０～１２ではシランカップリング剤は未処理とし，熱伝導性無機フィラー１として下記のものを用いた以外は，実施例１と同様に行なった。」（段落【００３４】）
「実施例９シリカ（龍森（株）製）
実施例１０酸化マグネシウム（協和化学（株）製）
実施例１１酸化チタン（石原産業（株）製）
比較例１０シリカ（龍森（株）製）
比較例１１酸化マグネシウム（協和化学（株）製）
比較例１２酸化チタン（石原産業（株）製）
上記の各実施例及び比較例について，下記のような評価試験を行なった。
（成形スラリー粘度測定）
各実施例及び比較例のスラリー状の熱伝導性シリコーンゴム組成物について，レオメーターにより，せん断速度５（１／Ｓ）の条件で粘度を測定した。
（圧縮永久歪み測定）
各実施例及び比較例の放熱シート３を５０％圧縮し，１２０℃で１０ｈ処理した後，圧縮分の何％が歪みとして残ったかを測定した。
（引裂強度測定）
各実施例及び比較例の放熱シート３について，ＪＩＳＫ６３０１により，２号型Ａ型に準拠して測定した。
（ゴム硬度測定）
各実施例及び比較例の放熱シート３について，ＪＩＳＫ６３０１Ａに準拠して測定した。また各実施例及び比較例の放熱シートを１５０℃で１０００ｈ処理した後，同様にゴム硬度を測定し，加熱後のゴム硬度の変化を測定した。」（段落【００３５】）
「…実施例１乃至１１のものは，比較例１乃至１２のものに対して全体的に，圧縮永久歪みの低減，引裂強度の向上，及び加熱後のゴム硬度変化の低減が生じていることが確認できた。」（段落【００４０】）
オ発明の効果
「上記のように本発明の請求項１に記載の熱伝導性シリコーンゴム組成物は，シリコーンゴムに，上記一般式（Ａ）で示されるシランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラーを分散させて成り，熱伝導性無機フィラーが熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して４０ｖｏｌ％～８０ｖｏｌ％であるため，熱伝導性無機フィラーの表面が疎水性の長鎖のアルキル基に覆われてシリコーンゴムとの相溶性が向上し，熱伝導性を高めるためにマトリックスのシリコーンゴムに熱伝導性無機フィラーを高充填化しても，スラリー状の熱伝導性シリコーンゴム組成物の成形スラリー粘度が上昇して成形加工性が低下するようなことがなく，熱伝導性無機フィラーを高充填化した熱伝導性シリコーンゴム組成物の成形加工性を向上することができるものであり，また熱伝導性無機フィラー同士の凝集を防ぎ，シリコーンゴムのマトリックス中での熱伝導性無機フィラーの二次凝集の少ない良好な分散状態を可能とすることができ，熱伝導性シリコーンゴム組成物の硬化成形物の柔軟性が向上し，ゴム弾性が向上すると共に，引張強度，引裂強度の向上及び圧縮永久歪みを低減することができるものであり，また耐熱エージング（高温放置）によるシリコーンゴムの酸化を起こしにくくさせると共に上記のように熱伝導性無機フィラー同士の凝集も起こりにくいものであって，この熱伝導性シリコーンゴム組成物の硬化成形物の，耐熱試験におけるゴム硬度変化等の機械特性変化を低減することができるものである。また熱伝導性無機フィラーが熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して４０ｖｏｌ％以上であることで高い熱伝導率を得ると共に，８０ｖｏｌ％以下であることから熱伝導性シリコーンゴム組成物の硬化成形物が硬く脆くなることを防止することができるものである。」（段落【００５５】）
「また本発明の請求項２に記載の熱伝導性シリコーンゴム組成物は，請求項１の構成に加えて，上記熱伝導性無機フィラーとして金属酸化物，金属窒化物，及び金属単体から選択されたものを用いるため，熱伝導性シリコーンゴム組成物の熱伝導性を効率良く向上することができると共に，熱伝導性無機フィラーに対して容易にシランカップリング処理を施すことができるものである。」（段落【００５６】）


「また本発明の請求項３に記載の熱伝導性シリコーンゴム組成物は，熱伝導性無機フィラーとしてアルミナを用いるため，熱伝導性無機フィラーとシランカップリング剤との反応性が良く，熱伝導性無機フィラーに対するシランカプリング剤の処理効率を向上するとができるものであり，また熱伝導性無機フィラーのコストを安くすることができ，熱伝導性無機フィラーの充填量を多くできるものである。」（段落【００５７】）「また本発明の請求項４に記載の熱伝導性シリコーンゴム組成物は，熱伝導性無機フィラーとしてシリカを用いるため，熱伝導性無機フィラーとシランカップリング剤との反応性が良く，熱伝導性無機フィラーに対するシランカプリング剤の処理効率を向上することができるものであり，また熱伝導性無機フィラーのコストを安くすることができ，熱伝導性無機フィラーの充填量を多くできるものである。」（段落【００５８】）「また本発明の請求項５に記載の放熱シートは，請求項１乃至４のいずれかに記載の熱伝導性シリコーンゴム組成物を成形したため，放熱シートを形成する際の成形性を向上することができるものであり，またこの放熱シートはゴム弾性が高いと共に強度が高いため，放熱器と電子部品との間に配置する際，電子部品に強い荷重を掛けなくても放熱器と電子部品の接合面の反りやうねりを容易に埋めることができ，放熱器と電子部品の間に熱抵抗が高い空隙が形成されることがなく，かつこの放熱シートは熱伝導性が高いので，電子部品から放熱器への熱伝導効率を向上し，電子部品からの発熱を容易に放熱することができるものである。また耐熱試験における機械特性変化が低いため，電子部品からの発熱による機械特性の変化が小さく，長期間に亘って安定して使用することができるものである。」
（段落【００５９】）
(2)上記(1)からすると，本件特許発明は，トランジスター，コンピューターのＣＰＵ（中央演算処理装置）等の電気部品と放熱器との間に配置され，電子・電気部品から発生する熱を放熱器に伝導する放熱シートを形成するための熱伝導性シリコーンゴム組成物及びこの熱伝導性シリコーンゴム組成物にて成形された放熱シートに関するものであって，本件特許発明の構成を採用することにより，①熱伝導性無機フィラーのシリコーンゴムとの相溶性が向上するので，シリコーンゴムに熱伝導性無機フィラーを高充填化しても，スラリー状の熱伝導性シリコーンゴム組成物の成形スラリー粘度が上昇して成形加工性が低下することがない，②熱伝導性無機フィラー同士の凝集を防ぎ，シリコーンゴム中での熱伝導性無機フィラーの二次凝集の少ない良好な分散状態を可能とすることができるので，熱伝導性シリコーンゴム組成物の硬化成形物の柔軟性，ゴム弾性が向上し（圧縮永久歪みの低下），引張強度，引裂強度が向上する，③熱伝導性無機フィラーのシリコーンゴムとの相溶性が向上することによって，耐熱エージング（高温放置）によるシリコーンゴムの酸化が起こりにくくなるとともに，上記のように熱伝導性無機フィラー同士の凝集も起こりにくくなるので，熱伝導性シリコーンゴム組成物の硬化成形物の耐熱試験におけるゴム硬度変化等の機械特性変化を低減することができる，④熱伝導性無機フィラーが熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して４０ｖｏｌ％以上であることで高い熱伝導率を得るとともに，８０ｖｏｌ％以下であることから熱伝導性シリコーンゴム組成物の硬化成形物が硬く脆くなることを防止することができる，というものであると認められる。そして，以上の効果のうち，成形スラリー粘度の低下，圧縮永久歪みの低減，引裂強度の向上及び加熱後のゴム硬度変化の低減については，実施例と比較例の比較実験によって示されている。
３取消事由１（引用発明１との対比による新規性判断の誤り）について(1)甲１（特開昭６２－１８４０５８号公報）には，次の記載がある。
ア特許請求の範囲
「１．硬化により熱伝導性シリコーンエラストマーになり得るポリオル
ガノシロキサン組成物において：
Ａ．１分子当り平均で２個のエチレン性不飽和炭化水素基を含む１００
重量部の液体ポリジオルガノシロキサンと；
Ｂ．上記ポリジオルガノシロキサンを硬化するのに充分な量の硬化剤と，この場合上記硬化剤は１分子当り平均で少くとも３個のケイ素結合水素原子およびケイ素原子１個当り１つ以下の上記水素原子を含んでお
り；
Ｃ．上記ポリジオルガノシロキサンの硬化を促進するのに充分な量の白
金含有ヒドロシレーション触媒と；
Ｄ．５０～９０重量％の酸化亜鉛および１０～５０重量％の酸化マグネシウムを含む２００～４００重量部の熱伝導性充填剤微粒子と；Ｅ．上記組成物の加工性を保持するのに充分な量の充填剤処理剤とから成ることを特徴とするポリオルガノシロキサン組成物。」（１頁左欄６行～右欄４行）
「２．混合した時硬化して熱伝導性シリコーンエラストマーになり得る二液型ポリオルガノシロキサン組成物において，この組成物の第１液が：Ａ．１分子当り平均で２個のエチレン性不飽和炭化水素基を含む１００
重量部の液体ポリジオルガノシロキサンと；
Ｂ．上記ポリジオルガノシロキサンの硬化を促進するのに充分な量の白
金含有ヒドロシレーション触媒と；
Ｃ．５０～９０重量％の酸化亜鉛および１０～５０重量％の酸化マグネシウムを含む２００～４００重量部の熱伝導性充填剤微粒子と；Ｄ．上記第１液の加工性を保持するのに充分な量の充填剤処理剤とから
成り，且つ上記組成物の第２液が：
Ｅ．１００部の上記ポリジオルガノシロキサンと；
Ｆ．上記ポリジオルガノシロキサンを硬化するのに充分な量の硬化剤と，この場合上記硬化剤は１分子当り平均で少くとも３個のケイ素結合水素原子およびケイ素原子１個当り１個以下の上記水素原子を含んでい
るオルガノシリコン化合物であり；
Ｇ．２００～４００重量部のアルミナ微粒子と；
Ｈ．上記第２液の加工性を保持するのに充分な量の充填剤処理剤とから成ることを特徴とする二液型ポリオルガノシロキサン組成物。」（１頁右欄５行～２頁左上欄１１行）
「３．上記アルミナの６０重量％以下が等量の酸化第二鉄と取替えられていることを特徴とする特許請求の範囲第２項記載の組成物。」（２頁左上欄１２行～１４行）
イ発明の詳細な説明
(ア)産業上の利用分野


「本発明は熱伝導性ポリオルガノシロキサンエラストマーに関する。さらに詳しくは，本発明は熱伝導性充填剤を独特な組み合せで含む硬化性ポリオルガノシロキサン組成物に関する。これらの組成物を用いて製造した硬化エラストマーは静電複写機において用いられる溶融ロール（定着ロール）の被膜として使用するのに特に望ましいものである。」
（２頁左上欄１７行～右上欄４行）
(イ)問題点を解決するための手段および作用効果
「５．充填剤処理剤：
本願の発明者は次のことを見い出した。即ち，本発明の少くとも１つのポリジオルガノシロキサンおよび約５０重量％を越える量の熱伝導性充填剤を含む混合物においては，液体組成物としての加工性を保持するために充填剤処理剤の存在が必要である。そのような処理剤が存在しない場合組成物のコンシステンシーが通常堅くなりすぎて，そのため従来の混合装置，射出成形装置および塗布装置を用いて処理することが不可能となる。
望ましい充填剤処理剤としては，１分子当り平均で少くとも２つの官能基を含むシランおよびシロキサンがある。理論によって拘束されたくはないけれども，これらの処理剤は充填剤粒子上に存在するヒドロキシル基と反応することができると考えられる。これらの反応性基は通常ケイ素結合ヒドロキシル基およびアルコキシル基である。また容易に加水分解してケイ素結合ヒドロキシル基を生成するヘキサオルガノジシラザンおよび環状ジオルガノシロキサンオリゴマーのようなオルガノシリコン化合物もまた有用な充填剤処理剤である。…
代表的な処理剤は周囲温度において液体で，このような処理剤としてはアルキルオルトシリケート，１分子当り平均で４～約１０個の反復単位を含むヒドロキシル基を末端基とするポリジオルガノシロキサンおよび一般式ＲＳｉ（ＯＲ）   のシランがある。この式において，Ｒお
'''''''
q4-q
よびＲは１～約２０個の炭素原子を含む同一または異なる炭化水素基
'''
を表し，且つｑは１または２である。好ましくはＲおよびＲは低級ア
'''''
ルキル基であり，昀も好ましくはメチルであり，またｑは１である。本発明の硬化性組成物の処理を容易にするために，充填剤処理剤はポリジオルガノシロキサン成分と相溶可能であることが好ましい。不相溶性処理剤は充填剤粒子の完全な「浸潤性」を得ることができず，このため硬化性組成物の粘度が著しく高くなる。
通常本発明の一液型および二液型組成物の加工性を保持するためには，硬化性組成物の重量に対して約５％未満の好ましい充填剤処理剤で充分である。好ましくは，この処理剤の含有量は０．１～約１％である。組成物が二液型の場合，両方の材料が充填剤処理剤を含むことが通常望ましい。」（８頁右上欄１行～右下欄７行）
「６．硬化性組成物の製造および性質：
本発明の硬化性組成物はすべての成分を室温で一緒に配合することにより製造することができる。」（８頁右下欄９行～１０行）
(ウ)実施例
「実施例１
次の成分を用いて，本発明の二液型硬化性ポリオルガノシロキサン組
成物を製造した：
材料Ｉ
成分重量パーセント
ポリジオルガノシロキサンＡ２１．８６
ポリジオルガノシロキサンＢ９．０４
酸化亜鉛４９．０
酸化マグネシウム１９．２６
メチルトリメトキシシラン０．５
白金含有触媒０．２４
２－メチル－３－ブチン－２－オール０．１
材料ＩはポリジオルガノシロキサンＡおよびＢの１００重量部の混合物および１７３．９６部の全充填剤を含んでおり，この充填剤のうち７２重量％は酸化亜鉛である。酸化亜鉛および酸化マグネシウムの平均粒度はそれぞれ０．１１および６ミクロンであった。
材料Ⅱ
成分重量パーセント
ポリジオルガノシロキサンＡ２３．２５
平板状アルミナ３８．７７
酸化第二鉄３５．２４
メチルトリメトキシシラン０．５０
硬化剤２．２７
材料Ⅱは１００重量部のポリジオルガノシロキサンおよび３１８．２重量部の全充填剤を含み，この充填剤のうち５２重量％はアルミナであり残りは酸化第二鉄である。アルミナおよび酸化第二鉄の平均粒度はそれぞれ１０ミクロンおよび０．２５ミクロンであった。…
メチルトリメトキシシランは充填剤処理剤であり，…
二液材料のそれぞれはドウ型ミキサーを用いてすべての成分を一緒に配合することにより調製した。次に２つの材料を一緒に混合して，均一な組成物を生成し，この組成物を厚さ１．５mmのシート状に形成した。このシートを１７０℃で１０分間硬化し，次に１６０℃で１時間後硬化した。」（９頁右下欄３行～１０頁左下欄６行）
「実施例２（対照）
この実施例は，充填剤としてアルミナおよび酸化第二鉄の混合物を含む従来の熱伝導性エラストマーが比較的大きな重量損失および高いジュロメータ－硬度を示すことについて証明するものである。次の成分および使用量で上記実施例１に述べた方法で，熱伝導性エラストマーを製造した。
材料Ｉ
成分重量パーセント
ポリジオルガノシロキサンＡ１８．８
ポリジオルガノシロキサンＢ１１．２
平板状アルミナ６９．０
メチルトリメトキシシラン０．５
白金含有触媒０．５
材料ＩはポリジオルガノシロキサンＡおよびＢの１００重量部の混合物並びに唯一の充填剤として２３０重量部のアルミナを含んでいた。
材料Ⅱ
成分重量パーセント
ポリジオルガノシロキサンＡ１８．６
ポリジオルガノシロキサンＢ３．８
平板状アルミナ３８．８
酸化第二鉄３５．３
メチルトリメトキシシラン０．５
硬化剤２．９
２－メチル－３－ブチン－２－オール０．２
ポリジオルガノシロキサンＡ，ポリジオルガノシロキサンＢ，白金含有触媒および硬化剤の各成分は上記実施例１において用いられたものと同じであった。


材料ⅡはポリジオルガノシロキサンＡおよびＢの１００重量部の混合物並びに３３０．５重量部の充填剤を含んでいた。なおこの充填剤の５２重量部はアルミナであり，残りは酸化第二鉄であった。アルミナおよび酸化第二鉄の平均粒度はそれぞれ１０ミクロンおよび０．２５ミクロンであった。」（１０頁左下欄下４行～１１頁左上欄１３行）「静電複写機における溶融ロール被膜としてエラストマーを評価した場合，本発明（実施例１）の硬化エラストマーは先行技術（実施例２）の熱伝導性エラストマーに比べて…有効寿命が長く優れた性能であることを示している。」（１１頁右上欄１行～７行）
(2)審決の判断手法につき
ア審決は，本件特許発明１と引用発明１は，以下の（あ）及び（い）の点
で相違すると判断している（２５頁１７行以下）｡
「（あ）熱伝導性無機フィラーの表面処理のために，本件特許発明１では，『一般式ＹＳｉＸ〔Ｘ＝メトキシ基又はエトキシ基，Ｙ＝炭素数６3個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基〕で示される』シランカップリング剤を使用するのに対して，引用発明１では，『一般式ＲＳｉ（ＯＲ''
q）のシラン〔式中，ＲおよびＲ   は１～約２０個の炭素原子を含む同''''''
4-q''
一または異なる炭化水素基を表し，且つｑは１または２である。〕』であるシランカップリング剤を使用する点。
（い）熱伝導性無機フィラーの配合割合について，本件特許発明１では，『熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して４０ｖｏｌ％～８０ｖｏｌ％』と規定するのに対し，引用発明１では，シリコーンゴムの出発原料である『「液体ポリジオルガノシロキサン」「１００重量部」』に対して，『５０～９０重量％の酸化亜鉛および１０～５０重量％の酸化マグネシウムを含む２００～４００重量部の熱伝導性充填剤微粒子』を配合すると規定する点。」
イこの点につき，原告は，内容を検討する前から相違する点があるとの判断手法は，それ自体誤りであると主張する。しかし，本件特許発明１の特許請求の範囲の記載と上記(1)認定の甲１の記載を対比すると，記載上，（あ），（い）の各点が異なることは明らかであるから，これらを相違点とした上，これらが実質的に相違するかどうかを，結論に必要な限度で判断している審決の判断手法に誤りがあるということはできない。そこで，上記各相違点の実質について検討する。
(3)相違点（あ）につき
ア上記(1)のとおり，甲１には，「一般式Ｒ   Ｓｉ（ＯＲ）のシラン
'''''
q4-q
〔式中，ＲおよびＲは１～約２０個の炭素原子を含む同一または異な
'''''
る炭化水素基を表し，且つｑは１または２である。〕」であるシランカップリング剤を使用することが記載されている。そして，この引用発明１の一般式には，本件特許発明１の一般式である「ＹＳｉＸＸ＝メトキシ基3又はエトキシ基，Ｙ＝炭素数６個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基〕」が含まれる。しかし，このような広い範囲の開示しかない引用発明１の一般式に本件特許発明１の一般式が含まれるからといって，直ちにこれらが一致すると認めることはできない。
すなわち，上記(1)イ(イ)のとおり，甲１には，「好ましくはＲおよび
''
Ｒは低級アルキル基であり，昀も好ましくはメチルであり，またｑは１
'''
である。」と記載されており，実施例において用いられているのも，メチルトリメトキシシランのみであるから，Ｒ及びＲが炭素数１又は１に近
'''''
い低級のアルキル基については開示されているものの，本件特許発明１の「ＹＳｉＸＸ＝メトキシ基又はエトキシ基，Ｙ＝炭素数６個以上１８個3以下の脂肪族長鎖アルキル基」という特定の組み合わせを有するものまで開示されていると認めることはできない。
そして，その他には，甲１に，本件特許発明１の「ＹＳｉＸＸ＝メト3キシ基又はエトキシ基，Ｙ＝炭素数６個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基」という特定の組み合わせを有するシランカップリング剤が開示されているというべき事情は認められないから，引用発明１に，本件特許発明１の上記特定の組み合わせを有するシランカップリング剤が開示されていると認めることはできない。
イまた，原告は，本件特許出願前には，甲２～７に示すように，本件特許発明１の構成要件である「ＹＳｉＸＸ＝メトキシ基又はエトキシ基３Ｙ＝炭素数６個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基」からなるシランカップリング剤は，周知自明であったと主張するが，後記６(6)のとおり，甲２～７から，本件特許発明１の構成要件である「ＹＳｉＸＸ＝３メトキシ基又はエトキシ基Ｙ＝炭素数６個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基」からなるシランカップリング剤が，熱伝導性シリコーンゴム組成物の熱伝導性無機フィラーに適用できるものとして周知自明であったと認めることはできない。
ウしたがって，相違点（あ）につき実質的な相違点であるとした審決の判断に誤りはない。
(4)相違点（い）につき
上記(3)のとおり，相違点（あ）が実質的な相違点である以上，本件特許発明１と引用発明１が同一のものであることは否定されるから，相違点（い）について判断するまでもなく，引用発明１との対比における新規性は認められるのであって，相違点（い）について判断することなく，引用発明１との対比における新規性を認めた審決の判断に誤りはない。
(5)本件特許発明２，３につき
上記のとおり，本件特許発明１について引用発明１との対比における新規性が認められるのであるから，本件特許発明１に係る熱伝導性シリコーンゴム組成物にさらに限定を付した本件特許発明２，３についても，引用発明１との対比における新規性が認められることは明らかであり，その旨の審決の判断に誤りはない。
４取消事由２（引用発明２との対比による新規性判断の誤り）について(1)甲２（特開平８－３２５４５７号公報）には，次の記載がある。
ア特許請求の範囲
「【請求項１】


(Ａ)一分子中に少なくとも２個のケイ素原子結合アルケニル基を含有するオルガノポリシロキサン１００重量部，(Ｂ)一分子中に少なくとも２個のケイ素原子結合水素原子を含有するオルガノハイドロジェンポリシロキサン０．１～５０重量部，(Ｃ)一分子中に少なくとも１個のケイ素原子結合アルコキシ基またはケイ素原子結合水酸基を含有するオルガノシロキサン０．１～１０重量部，(Ｄ)(ｉ)平均粒子径が１０μｍ未満である球状または非球状アルミナ微粉末５～９５重量％と(ii)平均粒子径が１０～５０μｍである球状または非球状アルミナ微粉末９５～５重量％からなるアルミナ微粉末３００～１２００重量部および(Ｅ)ヒドロシリル化反応用触媒触媒量からなる熱伝導性シリコーンゴム組成物。【請求項２】(Ｄ)成分が有機ケイ素化合物により表面処理されたアルミナ微粉末であることを特徴とする請求項１記載の熱伝導性シリコーンゴム組成物。」
イ発明の詳細な説明
(ア)産業上の利用分野
「本発明は熱伝導性シリコーンゴム組成物に関し，詳しくは，高熱伝導性のシリコーンゴムを形成するために多量のアルミナ微粉末を配合しているにもかかわらず，アルミナ微粉末が沈降しにくく，また，たとえアルミナ微粉末が沈降していても均一に再分散させることが容易な熱伝導性シリコーンゴム組成物に関する。」（段落【０００１】）
(イ)発明が解決しようとする課題
「本発明者らは上記の課題を解決するため鋭意検討した結果，本発明に到達した。すなわち，本発明の目的は，高熱伝導性のシリコーンゴムを形成するために多量のアルミナ微粉末を配合しているにもかかわらず，アルミナ微粉末が沈降しにくく，また，たとえアルミナ微粉末が沈降していても容易に均一に再分散させることができる熱伝導性シリコーンゴム組成物を提供することにある。」（段落【０００４】）
(ウ)課題を解決するための手段およびその作用
「(Ｃ)成分のオルガノシロキサンは本組成物にチクソトロピー性を付与して，高充填したアルミナ微粉末の沈降を抑制し，また，たとえアルミナ微粉末が沈降していても均一に再分散させることを容易にするための成分であり，一分子中に少なくとも１個のケイ素原子結合アルコキシ基またはケイ素原子結合水酸基を含有する。(Ｃ)成分中のケイ素原子結合アルコキシ基としては，例えば，メトキシ基，エトキシ基，プロポキシ基，ブトキシ基が挙げられ，特に，メトキシ基であることが好ましい。また，(Ｃ)成分のケイ素原子に結合する基としては，例えば，メチル基，エチル基，プロピル基，ブチル基，ヘキシル基，オクチル基等のアルキル基；ビニル基，アリル基，ヘキセニル基等のアルケニル基；フェニル基，トリル基，キシリル基等のアリール基；３，３，３－トリフロロプロピル基，３－クロロプロピル基等のハロゲン化アルキル基；３－グリシドキシピロピル基，３－メタクリロキシプロピル基，３－アミノプロピル基，Ｎ－（２－アミノエチル）－３－アミノプロピル基等の官能性有機基；トリメトキシシリルエチル基，メチルジメトキシシリルエチル基等のアルコキシシリルアルキル基；ケイ素結合水素原子が挙げられる。(Ｃ)成分の分子構造としては，例えば，直鎖状，環状，分岐状，一部分岐を有する直鎖状が挙げられ，これらの分子構造を有する二種以上の混合物であってもよい。また，(Ｃ)成分の分子量は限定されないが，本組成物に十分なチクソトロピー性を付与できることから，２量体以上の重合度であることが好ましく，２５℃における粘度が３～２０００センチポイズの範囲であることが好ましい。」（段落【００１１】）
「ケイ素原子結合アルコキシ基を含有する(Ｃ)成分としては，例えば，テトラメトキシシラン，テトラエトキシシラン，テトライソプロポキシシラン，メチルトリメトキシシラン，メチルトリエトキシシラン，ジメチルジメトキシシラン，ビニルトリメトキシシラン，メチルビニルジメトキシシラン，メチルフェニルジメトキシシラン，フェニルトリメトキシシラン，フェニルトリエトキシシラン，トリメチルメトキシシラン，３，３，３－トリフロロプロピルトリメトキシシラン，３－グリシドキシピロピルトリメトキシシラン，３－グリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン，３－メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン，３－メタクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン，３－アミノプロピルトリメトキシシラン，３－アミノプロピルトリエトキシシラン，Ｎ－（２－アミノエチル）－３－アミノプロピルトリメトキシシラン等のアルコキシシランの一種もしくは二種以上からなる部分加水分解縮合物が挙げられる。この部分加水分解縮合物としては，例えば，メチルポリ
シリケート，エチルポリシリケート，式：
【化１】
で示されるオルガノシロキサンオリゴマーが挙げられる。…」（段落【００１２】）


「(Ｃ)成分の配合量は，(Ａ)成分１００重量部に対して０．１～１０重量部の範囲内である。これは，(Ｃ)成分の配合量が，(Ａ)成分１００重量部に対して０．１重量部未満であると，得られる組成物の貯蔵安定性が悪化するためであり，また，これが１０重量部をこえると，得られる組成物の貯蔵中にゲル化したり，これを硬化して得られるシリコーンゴムの物理特性が悪化するためである。」（段落【００１３】）「(Ｄ)成分のアルミナ微粉末は本組成物を硬化して得られるシリコーンゴムに高熱伝導性を付与するための成分である。(Ｄ)成分は(ｉ)平均粒子径が１０μｍ未満である球状または非球状アルミナ微粉末５～９５重量％と(ii)平均粒子径が１０～５０μｍである球状または非球状アルミナ微粉末９５～５重量％からなる。本組成物では，このような混合物からなるアルミナ粉末と上記に(Ｃ)成分を組み合わせることにより，アルミナ微粉末の沈降が生じにくく，かつ，沈降したアルミナ微粉末の再分散が容易となる。また，本組成物の貯蔵安定性が優れることから，(Ｄ)成分は有機ケイ素化合物により表面処理されたアルミナ微粉末であることが好ましい。アルミナ微粉末の表面を処理するための有機ケイ素化合物としては，例えば，メチルトリメトキシシラン，ビニルトリメトキシシラン，ビニルトリエトキシシラン，３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン，３ーメタクリロキシプロピルトリメトキシシラン，３－アミノプロピルトリメトキシシラン，３－アミノプロピルトリエトキシシラン，Ｎ－（２－アミノエチル）－３－アミノプロピルトリメトキシシラン等のアルコキシシラン；メチルトリクロルシラン，ジメチルジクロルシラン，トリメチルモノクロルシラン等のクロロシラン；ヘキサメチルジシラザン，ヘキサメチルシクロトリシラザン等のシラザン；分子鎖両末端シラノール基封鎖ジメチルシロキサンオリゴマー，分子鎖両末端シラノール基封鎖ジメチルシロキサン・メチルビニルシロキサン共重合体オリゴマー，分子鎖両末端シラノール基封鎖メチルビニルシロキサンオリゴマー，分子鎖両末端シラノール基封鎖メチルフェニルシロキサンオリゴマー等のシロキサンオリゴマーが挙げられる。これらの表面処理方法としては，例えば，アルミナ微粉末とこれらの有機ケイ素化合物を直接混合して処理する方法（乾式処理方法），これらの有機ケイ素化合物をトルエン，メタノール，ヘプタン等の有機溶剤と共にアルミナ微粉末と混合して処理する方法（湿式処理方法），(Ａ)成分とこれらの有機ケイ素化合物との混合物中にアルミナ微粉末を配合するか，または，(Ａ)成分とアルミナ微粉末の混合物中にこれらの有機ケイ素化合物を配合してアルミナ微粉末の表面を処理する方法（ｉｎ－ｓｉｔｕ処理方法）が挙げられる。また，これらの有機ケイ素化合物によりアルミナ微粉末の表面処理を行う際には，その処理効率を向上させるために，例えば，有機チタン等の有機金属化合物，水等を添加することが好ましい。」（段落【００１４】）
「本組成物は上記の(Ａ)成分～(Ｅ)成分を均一に混合することにより調製される。…」（段落【００１８】）
「本発明の熱伝導性シリコーンゴム組成物を調製する方法は特に限定されず，例えば，ロスミキサー，プラネタリーミキサー等の混合装置を用いて調製することができる。本発明の熱伝導性シリコーンゴム組成物は高熱伝導性のシリコーンゴムを形成することができるので，例えば，トランジスター，ＩＣ，メモリー素子等の電子部品を登載したプリント回路基板やハイブリッドＩＣのポッティング材や接着剤，半導体素子の接着剤，エンジンマウントの接着・シール剤として利用することができる。また，この熱伝導性シリコーンゴム組成物を硬化して得られるシリコーンゴムは，これを成形して放熱シートとして利用することができる。」（段落【００１９】）
(2)審決の判断手法につき
ア審決は，本件特許発明１と引用発明２は，以下の（う）及び（え）の点で相違すると判断している（２９頁下６行～３０頁１０行）｡「（う）熱伝導性無機フィラーの表面処理のために，本件特許発明１では，『一般式ＹＳｉＸ〔Ｘ＝メトキシ基又はエトキシ基，Ｙ＝炭素3数６個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基〕で示される』シランカップリング剤を使用するのに対して，引用発明２では，シランカップリング剤として作用し得る化合物として，アルミナ微粉末用表面処理剤として明記された『アルコキシシラン』または『（Ｃ）一分子中に少なくとも１個のケイ素原子結合アルコキシ基またはケイ素原子結合水酸基を含有するオルガノシロキサン』を使用する点。
（え）熱伝導性無機フィラーの配合割合について，本件特許発明１では，『熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して４０ｖｏｌ％～８０ｖｏｌ％』と規定するのに対し，引用発明２では，シリコーンゴムの出発原料である（Ａ）成分『１００重量部』および（Ｂ）成分『０．１～５０重量部』に対して，『（ｉ）平均粒子径が１０μｍ未満である球状または非球状アルミナ微粉末５～９５重量％と(ii)平均粒子径が１０～５０μｍである球状または非球状アルミナ微粉末９５～５重量％からなるアルミナ微粉末』を『３００～１２００重量部』配合すると規定する点。」
イこの点につき，原告は，内容を検討する前から相違する点があるとの判断手法は，それ自体誤りであると主張する。しかし，本件特許発明１の特許請求の範囲の記載と上記(1)認定の甲２の記載を対比すると，記載上，（う），（え）の各点が異なることは明らかであるから，これらを相違点とした上，これらが実質的に相違するかどうかを，結論に必要な限度で判断している審決の判断手法に誤りがあるということはできない。
なお，甲２には，「（Ｃ）一分子中に少なくとも１個のケイ素原子結合アルコキシ基またはケイ素原子結合水酸基を含有するオルガノシロキサン」は，シランカップリング剤としては記載されていないが，上記（Ｃ）成分を，（Ｄ）成分のアルミナ微粉末等とともに均一に混合した場合には，アルミナ微粉末の表面が（Ｃ）成分によって処理されることがあるから，審決が「（Ｃ）一分子中に少なくとも１個のケイ素原子結合アルコキシ基またはケイ素原子結合水酸基を含有するオルガノシロキサン」をシランカップリング剤として作用し得る化合物として認定したことに誤りはない。
そこで，上記各相違点の実質について検討する。
(3)相違点（う）につき


ア上記(1)のとおり，甲２には，シランカップリング剤として作用し得る化合物として，アルミナ微粉末用表面処理剤として明記された「アルコキシシラン」と「（Ｃ）一分子中に少なくとも１個のケイ素原子結合アルコキシ基またはケイ素原子結合水酸基を含有するオルガノシロキサン」が記載されている。
そして，上記(1)イ(ウ)のとおり，甲２には，（Ｃ）成分中のケイ素原子結合アルコキシ基として，メトキシ基，エトキシ基が例示され，（Ｃ）成分のケイ素原子に結合する基として，ヘキシル基，オクチル基６１が例示されている（段落【００１１】）ところ，ヘキシル基は「ＣＨ－」，オクチル基は「ＣＨ－」であるから，炭素数６個以上１８個３８   １７以下の脂肪族長鎖アルキル基に含まれる。
しかし，上記の甲２のメトキシ基，エトキシ基は，「特に，メトキシ基であることが好ましい。」との記載があるものの，（Ｃ）成分中のケイ素原子結合アルコキシ基の例示として，プロポキシ基，ブトキシ基とともに掲げられているものにすぎない。また，甲２に，（Ｃ）成分のケイ素原子に結合する基として掲げられているヘキシル基，オクチル基は，他の多くの基とともに，例示されているにすぎない。さらに，甲２には，(Ｃ)成分の「アルコキシシラン」として，多くの化合物が掲げられている（段落【００１２】）が，この中には「一般式ＹＳｉＸ〔Ｘ＝メトキシ基又はエトキシ基，Ｙ＝炭素数６個以上１８3個以下の脂肪族長鎖アルキル基〕で示される」ものは含まれていない。甲２においては，アルミナ微粉末用表面処理剤として明記された「アルコキシシラン」（段落【００１４】）にも，「一般式ＹＳｉＸ〔Ｘ3＝メトキシ基又はエトキシ基，Ｙ＝炭素数６個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基〕で示される」ものは含まれていない。その他には，甲２に，本件特許発明１の「ＹＳｉＸＸ＝メトキシ基3又はエトキシ基，Ｙ＝炭素数６個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基」という特定の組み合わせを有するシランカップリング剤が開示されているというべき事情は認められないから，引用発明２に，本件特許発明１の上記特定の組み合わせを有するシランカップリング剤が開示されていると認めることはできない。
イまた，原告は，本件特許出願前には，甲２～７に示すように，本件特許発明１の構成要件である「ＹＳｉＸＸ＝メトキシ基又はエトキシ基３Ｙ＝炭素数６個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基」からなるシランカップリング剤は，周知自明であったと主張するが，後記６(6)のとおり，甲２～７から，本件特許発明１の構成要件である「ＹＳｉＸＸ＝３メトキシ基又はエトキシ基Ｙ＝炭素数６個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基」からなるシランカップリング剤が，熱伝導性シリコーンゴム組成物の熱伝導性無機フィラーに適用できるものとして周知自明であったと認めることはできない。
ウしたがって，相違点（う）につき実質的な相違点であるとした審決の判断に誤りはない。
(4)相違点（え）につき
上記(3)のとおり，相違点（う）が実質的な相違点である以上，本件特許発明１と引用発明２が同一であることが否定されるから，相違点（え）について判断するまでもなく，引用発明２との対比における新規性は認められるのであって，相違点（え）について判断することなく，引用発明２との対比における新規性を認めた審決の判断に誤りはない。
(5)本件特許発明２，３，５につき
上記のとおり，本件特許発明１について引用発明２との対比における新規性が認められるのであるから，本件特許発明１に係る熱伝導性シリコーンゴム組成物にさらに限定を付した本件特許発明２，３，５についても，引用発明２との対比における新規性が認められることは明らかであり，その旨の審決の判断に誤りはない。
５取消事由３（引用発明３との対比による新規性判断の誤り）について(1)甲３（特開平９－１１１１２４号公報）には，次の記載がある。
ア特許請求の範囲
「【請求項１】(ｉ)平均粒子径が０．１～５０μｍであるシリカ微粉末１０～９０重量％および(ｉｉ)平均粒子径が０．１～５μｍ（但し，５μｍを除く）であるアルミナ微粉末９０～１０重量％からなる熱伝導性充填剤を４０～９０重量％含有することを特徴とする熱伝導性シリコーンゴム組成物。
【請求項２】付加反応硬化型であることを特徴とする請求項１記載の熱伝導性シリコーンゴム組成物。
【請求項３】(ｉ)平均粒子径が０．１～５０μｍであるシリカ微粉末１０～９０重量％および(ｉｉ)平均粒子径が０．１～５μｍ（但し，５μｍを除く）であるアルミナ微粉末９０～１０重量％からなる熱伝導性充填剤，(Ａ)一分子中に少なくとも２個のアルケニル基を含有するオルガノポリシロキサン，(Ａ)成分１００重量部に対して０．１～５０重量部の(Ｂ)一分子中に少なくとも２個のケイ素原子結合水素原子を含有するオルガノポリシロキサン，および触媒量の(Ｃ)ヒドロシリル化反応用触媒からなり，この充填剤を４０～９０重量％含有することを特徴とする請求項２記載の熱伝導性シリコーンゴム組成物。
【請求項４】縮合反応硬化型であることを特徴とする請求項１記載の熱伝導性シリコーンゴム組成物。
【請求項５】(ｉ)平均粒子径が０．１～５０μｍであるシリカ微粉末１０～９０重量％および(ｉｉ)平均粒子径が０．１～５μｍ（但し，５μｍを除く）であるアルミナ微粉末９０～１０重量％からなる熱伝導性充填剤，(Ｄ)一分子中に少なくとも２個のケイ素原子に結合する水酸基もしくは加水分解可能な基を含有する実質的に直鎖状のオルガノポリシロキサン，(Ｄ)成分１００重量部に対して０．１～２５重量部の(Ｅ)一分子中に少なくとも２個のケイ素原子に結合する加水分解可能な基を含有する有機ケイ素化合物，および(Ｄ)成分１００重量部に対して０．０１～１０重量部の(Ｆ)縮合反応用触媒からなり，この充填剤を４０～９０重量％含有することを特徴とする請求項４記載の熱伝導性シリコーンゴム組成物。【請求項６】請求項１ないし５のいずれか１項に記載の熱伝導性シリコーンゴム組成物を硬化させてなる熱伝導性シリコーンゴム。」
イ発明の詳細な説明
(ア)産業上の利用分野


「本発明は，熱伝導性シリコーンゴムおよびその組成物に関し，詳しくは，比較的比重が小さい高熱伝導性シリコーンゴム，およびこのシリコーンゴムを形成するために多量の熱伝導性充填剤を配合しているにもかかわらず，貯蔵中にこれが沈降し難く，また，たとえこれが沈降しても，容易にこれを再分散させることができる熱伝導性シリコーンゴム組成物に関する。」（段落【０００１】）
(イ)発明が解決しようとする課題
「本発明者らは上記の課題を解決するため鋭意検討した結果，本発明に到達した。すなわち，本発明の目的は，高熱伝導性のシリコーンゴムを形成するために多量のアルミナ微粉末を配合しているにもかかわらず，貯蔵中にこれが沈降し難く，また，たとえこれが沈降しても，容易にこれを再分散させることができる熱伝導性シリコーン組成物を提供することにあり，そして，比較的比重が小さい高熱伝導性シリコーンゴムを提供することにある。」（段落【０００４】）
(ウ)課題を解決するための手段およびその作用
「これらの充填剤は有機ケイ素化合物により表面処理されていてもよい。この有機ケイ素化合物としては，例えば，メチルトリメトキシシラン，ビニルトリメトキシシラン，ビニルトリエトキシシラン，３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン，３－メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン，３－アミノプロピルトリメトキシシラン，３－アミノプロピルトリエトキシシラン，Ｎ－（２－アミノエチル）－３－アミノプロピルトリメトキシシラン等のアルコキシシラン化合物；メチルトリクロロシラン，ジメチルジクロロシラン，トリメチルモノクロロシラン等のクロロシラン化合物；ヘキサメチルジシラザン，ヘキサメチルシクロトリシラザン等のシラザン化合物；分子鎖両末端シラノール基封鎖ジメチルシロキサンオリゴマー，分子鎖両末端シラノール基封鎖ジメチルシロキサン・メチルビニルシロキサン共重合体オリゴマー，分子鎖両末端シラノール基封鎖メチルビニルシロキサンオリゴマー，分子鎖両末端シラノール基封鎖メチルフェニルシロキサンオリゴマー等のシロキサンオリゴマー化合物が例示される。これらの充填剤を表面処理する方法としては，例えば，これらの充填剤にこれらの有機ケイ素化合物を直接混合して処理する方法（乾式処理方法），これらの有機ケイ素化合物をトルエン，メタノール，ヘプタン等の有機溶剤と共にこれらの充填剤に混合して処理する方法（湿式処理方法），シリコーンゴム組成物の主剤であるオルガノポリシロキサンとこれらの有機ケイ素化合物との混合物中にこれらの充填剤を混合して処理するか，または，このオルガノポリシロキサンとこの充填剤の混合物中にこれらの有機ケイ素化合物を混合して処理する方法（ｉｎ－ｓｉｔｕ処理方法）が挙げられる。また，これらの有機ケイ素化合物により，これらの充填剤を表面処理する際に，その処理効率を向上させるために，例えば，有機チタン等の有機金属化合物，水等を配合しておくことが好ましい。」（段落【０００７】）「この充填剤の含有量は，本組成物において４０～９０重量％の範囲内であり，特に，６０～８０重量％の範囲内であることが好ましい。これは，この充填剤の含有量が組成物の４０重量％未満であると，硬化して得られるシリコーンゴムに十分な熱伝導性を付与することができないためであり，また，この充填剤の含有量が組成物の９０重量％をこえると，この組成物の粘度が著しく大きくなり，その取扱作業性が著しく悪化するためである。」（段落【０００８】）
「本組成物の硬化機構としては，例えば，付加反応硬化型，縮合反応硬化型，有機過酸化物硬化型が挙げられ，特に，付加反応硬化型，縮合反応硬化型であることが好ましい。また，縮合反応硬化型としては，例えば，脱アルコール縮合反応硬化型，脱オキシム化合物縮合反応硬化型，脱酢酸縮合反応硬化型，脱ケトン化合物縮合反応硬化型，脱アミン化合物縮合反応硬化型，脱アミド化合物縮合反応硬化型および脱ヒドロキシアミン化合物縮合反応硬化型が挙げられる。」（段落【０００９】）
「本組成物の硬化機構が付加反応硬化型である場合には，例えば，(ｉ)平均粒子径が０．１～５０μｍであるシリカ微粉末１０～９０重量％および(ｉｉ)平均粒子径が０．１～５μｍ（但し，５μｍを除く）であるアルミナ微粉末９０～１０重量％からなる熱伝導充填剤，(Ａ)一分子中に少なくとも２個のアルケニル基を含有するオルガノポリシロキサン，(Ａ)成分１００重量部に対して０．１～５０重量部の(Ｂ)一分子中に少なくとも２個のケイ素原子結合水素原子を含有するオルガノポリシロキサン，および触媒量の(Ｃ)ヒドロシリル化反応用触媒からなり，この充填剤を４０～９０重量％含有する組成物であることが好ましく，特に，この充填剤を６０～８０重量％含有する組成物であることが好ましい。（段落【００１０】）
「(Ｂ)成分のオルガノポリシロキサンはこの組成物の架橋剤であり，一分子中に少なくとも２個のケイ素原子結合水素原子を含有する。(Ｂ)成分のケイ素原子結合水素原子の結合位置としては，例えば，分子鎖末端および／または分子鎖側鎖が挙げられる。(Ｂ)成分のケイ素原子に結合する有機基としては，例えば，メチル基，エチル基，プロピル基，ブチル基，ペンチル基，ヘキシル基，ヘプチル基等のアルキル基；フェニル基，トリル基，キシリル基，ナフチル基等のアリール基；ベンジル基，フェネチル基等のアラルキル基；クロロメチル基，３－クロロプロピル基，３，３，３－トリフロロプロピル基等のハロゲン化アルキル基が挙げられ，特に，メチル基，フェニル基であることが好ましい。このような(Ｂ)成分の分子構造としては，例えば，直鎖状，一部分岐を有する直鎖状，環状，分岐鎖状が挙げられるが，(Ａ)成分が分岐鎖状である場合には，(Ｂ)成分は実質的に直鎖状であることが好ましい。…」（段落【００１３】）
「このような(Ｂ)成分のオルガノハイドロジェンポリシロキサンとしては，分子鎖両末端トリメチルシロキシ基封鎖メチルハイドロジェンポリシロキサン，分子鎖両末端トリメチルシロキシ基封鎖ジメチルシロキサン・メチルハイドロジェンシロキサン共重合体，分子鎖両末端トリメチルシロキシ基封鎖ジメチルシロキサン・メチルハイドロジェンシロキサン・メチルフェニルシロキサン共重合体，分子鎖両末端ジメチルハイドロジェンシロキシ基封鎖ジメチルポリシロキサン，分子鎖両末端ジメチルハイドロジェンシロキシ基封鎖ジメチルシロキサン・メチルフェニルシロキサン共重合体，分子鎖両末端ジメチルハイドロジェンシロキシ基封鎖メチルフェニルポリシロキサン，式：ＲＳｉＯで示される
１３１／２
シロキサン単位と式：ＲＨＳｉＯで示されるシロキサン単位と少
１２１／２
量の式：ＳｉＯで示されるシロキサン単位からなるオルガノポリシ４／２ロキサン共重合体，式：ＲＨＳｉＯで   示されるシロキサン単位と
１２１／２


少量の式：ＳｉＯで示されるシロキサン単位からなるオルガノポリ４／２シロキサン共重合体，式：ＲＨＳｉＯで示されるシロキサン単位と
１２／２
少量の式：ＲＳｉＯで示されるシロキサン単位もしくは式：ＨＳｉ
１３／２
Ｏで示されるシロキサン単位からなるオルガノポリシロキサン共重３／２合体，および，これらのオルガノポリシロキサンの二種以上からなる混合物が挙げられる。上式中のＲはアルケニル基以外の一価炭化水素基１であり，前記と同様の基が例示される。」（段落【００１４】）「この組成物を調製する方法としては，例えば，ロスミキサー，プラネタリーミキサー等の混合装置により調製する方法が挙げられる。この組成物を一液として貯蔵する場合には，これを２５℃以下で貯蔵するか，好ましくは，１０℃以下に冷蔵することが必要であり，また，この組成物を二液以上に分けて貯蔵する場合には，使用直前に均一に混合することが必要である。」（段落【００２１】）
「また，本組成物の硬化機構が縮合反応硬化型である場合には，例えば，(ｉ)平均粒子径が０．１～５０μｍであるシリカ微粉末１０～９０重量％および(ｉｉ)平均粒子径が０．１～５μｍ（但し，５μｍを除く）であるアルミナ微粉末９０～１０重量％からなる熱伝導充填剤，(Ｄ)一分子中に少なくとも２個のケイ素原子に結合する水酸基もしくは加水分解可能な基を含有する実質的に直鎖状のオルガノポリシロキサン，(Ｄ)成分１００重量部に対して０．１～２５重量部の(Ｅ)一分子中に少なくとも２個のケイ素原子に結合する加水分解可能な基を含有する有機ケイ素化合物，および(Ｄ)成分１００重量部に対して０．０１～１０重量部の(Ｆ)縮合反応用触媒からなり，この充填剤を４０～９０重量％含有する組成物であることが好ましく，特に，この充填剤を６０～８０重量％含有する組成物であることが好ましい。」（段落【００２２】）
「(Ｅ)成分の有機ケイ素化合物はこの組成物の架橋剤であり，一分子中に少なくとも２個のケイ素原子に結合する加水分解可能な基を含有する。(Ｅ)成分中のケイ素原子に結合する加水分解可能な基としては，前記と同様の基が例示される。このような(Ｅ)成分の有機ケイ素化合物としては，例えば，テトラメトキシシラン，テトラエトキシシラン，テトライソプロポキシシラン，テトラブトキシシラン，テトラ（２－クロロエトキシ）シラン，メチルセロソルブオルソシリケート，メチルトリメトキシシラン，メチルトリエトキシシラン，エチルトリメトキシシラン，ビニルトリメトキシシラン，フェニルトリメトキシシラン，３，３，３－トリフルオロプロピルトリメトキシシラン，オクタデシルトリメトキシシラン，プロピルトリス（４－クロロブトキシ）シラン，メチルトリス（メトキシエトキシ）シラン，ジフェニルジメトキシシラン，ジメチルジメトキシシラン等のアルコキシシラン化合物；エチルポリシリケート，ジメチルテトラメトキシジシロキサン等のアルコキシシロキサン化合物；テトラ（メチルエチルケトオキシム）シラン，テトラ（ジメチルケトオキシム）シラン，メチルトリス（メチルエチルケトオキシム）シラン，メチルトリス（ジエチルケトオキシム）シラン，ビニルトリス（ジメチルケトオキシム）シラン，メチルトリス（アセトンオキシム）シラン，ビニルトリス（ジメチルケトオキシム）シラン，フェニルトリス（ジメチルケトオキシム）シラン，フェニルトリス（ジメチルケトオキシム）シラン，ジメチルビス（ジメチルケトオキシム）シラン，ジメチルビス（アセトオキシム）ジメチルシラン等のオキシムシラン化合物；メチルトリス（プロペニルオキシ）シラン，ビニルトリス（ブテニルオキシ）シラン，フェニルトリス（プロペニルオキシ）シラン，ジメチルビス（プロペニルオキシ）シラン等のアルケノキシシラン化合物；メチルトリアセトキシシラン，メチルトリオクタノイルオキシシラン，メチルトリベンゾイルオキシシラン，トリアセトキシブトキシシラン，フェニルトリアセトキシシラン，ビニルトリアセトキシシラン，ジメチルジアセトキシシラン，メチルビニルジアセトキシシラン，ジ－ｔ－ブチルジアセトキシシラン，ジフェニルジアセトキシシラン等のアセトキシシラン化合物；メチルトリス（ジメチルアミノ）シラン，ビニルトリス（ジメチルアミノ）シラン，ビニルトリス（Ｎ－ブチルアミノ）シラン，フェニルトリス（ジメチルアミノ）シラン，メチルトリス（シクロヘキシルアミノ）シラン，ジメチル－ビス（ジエチルアミノ）シラン，ジフェニル－ビス（ジエチルアミノ）シラン，メチルフェニル－ビス（ジエチルアミノ）シラン等のアミノシラン化合物；メチルトリス（Ｎ－メチルアセトアミド）シラン，メチルトリス（Ｎ－ブチルアセトアミド）シラン，メチルトリス（Ｎ－シクロヘキシルアセトアミド）シラン，ジメチルビス（Ｎ－メチルアセトアミド）シラン，ジメチルビス（Ｎ－エチルアセトアミド）シラン，メチルビニルビス（Ｎ－メチルアセトアミド）シラン等のアミドシラン化合物；メチルトリス（Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノキシ）シラン等のアミノキシシラン化合物，およびこれらシラン化合物もしくはシロキサン化合物の部分加水分解縮合物，また，これらの２種以上の混合物が挙げられる。」（段落【００２６】）「この組成物において，(Ｄ)成分が一分子中に少なくとも２個のケイ素原子に結合する水酸基を含有するジオルガノポリシロキサンである場合に，(Ｅ)成分として上記のアルコキシシラン化合物もしくはアルコキシシロキサン化合物またはその部分加水分解物を用いて脱アルコール化合物縮合反応硬化型の組成物としたり，(Ｅ)成分として上記のオキシムシラン化合物またはその部分加水分解物を用いて脱オキシム化合物縮合反応硬化型の組成物としたり，(Ｅ)成分として上記のアセトキシシラン化合物またはその部分加水分解物を用いて脱酢酸縮合反応硬化型の組成物としたり，(Ｅ)成分として上記のアルケノキシシラン化合物またはその部分加水分解物を用いて脱ケトン化合物縮合反応硬化型の組成物としたり，(Ｅ)成分として上記のアミノシラン化合物またはその部分加水分解物を用いて脱アミン化合物縮合反応硬化型の組成物としたり，(Ｅ)成分として，上記のアミドシラン化合物またはその部分加水分解物を用いて，脱アミド化合物縮合反応硬化型の組成物としたり，(Ｅ)成分として上記のアミノキシシラン化合物またはその部分加水分解物を用いて脱ヒドロキシアミン化合物縮合反応硬化型の組成物としたりすることができる。…」（段落【００２７】）
「(Ｅ)成分の配合量は(Ｄ)成分１００重量部に対して０．１～２５重量部の範囲内であり，特に，０．５～１０重量部の範囲内であることが好ましい。これは，(Ｄ)成分１００重量部に対して，(Ｅ)成分が０．１重量部未満である組成物は十分に硬化しなかったり，湿気遮断下で貯蔵中に増粘やゲル化を生じ易くなるためであり，また，これが２５重量部をこえる組成物は硬化速度が著しく遅かったりするためである。」（段落【００２８】）


「この組成物を調製する際には，湿気遮断下で行う必要があり，また，この組成物を一液として貯蔵する際にも湿気遮断下で貯蔵することが必要である。」（段落【００３３】）
「これらの硬化機構からなる本組成物は，硬化して高熱伝導性のシリコーンゴムを形成することができるので，例えば，トランジスター，ＩＣ，メモリー素子等の電子部品を登載したプリント回路基板やハイブリッドＩＣのポッティング材や接着剤，半導体素子の接着剤，エンジンマウントの接着・シール剤として利用することができる。また，この組成物を硬化して得られる高熱伝導性シリコーンゴムは，放熱シートに成形して利用することができる。」（段落【００３４】）
(エ)実施例
「［実施例５］粘度が４００ポイズである分子鎖両末端トリメトキシシロキシ基封鎖ジメチルポリシロキサン１００重量部，メチルトリメトキシシラン４重量部，平均粒子径が５μｍである不定形シリカ微粉末１０５重量部，平均粒子径が３μｍである不定形アルミナ微粉末２１０重量部，およびテトラブチルチタネート１重量部を湿気遮断下で均一に混合して熱伝導性シリコーンゴム組成物を調製した。この組成物の貯蔵安定性，およびこれを硬化して得られたシリコーンゴム熱伝導率を表２に示した。」（段落【００４７】）
(2)審決の判断手法につき
ア審決は，本件特許発明１と引用発明３は，以下の（お）及び（か）の点で相違すると判断している（３３頁下４行～３４頁４行）｡「（お）熱伝導性無機フィラーの表面処理のために，本件特許発明１では，『一般式ＹＳｉＸ〔Ｘ＝メトキシ基又はエトキシ基，Ｙ＝炭素数６3個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基〕で示される』シランカップリング剤を使用するのに対して，引用発明３では，このような規定がなされていない点。
（か）熱伝導性無機フィラーの配合割合について，本件特許発明１では，『熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して４０ｖｏｌ％～８０ｖｏｌ％』と規定するのに対し，引用発明３では，『熱伝導性シリコーンゴム組成物』の『４０～９０重量％』と規定する点。」
イこの点につき，原告は，内容を検討する前から相違する点があるとの判断手法は，それ自体誤りであると主張する。しかし，本件特許発明１の特許請求の範囲の記載と上記(1)認定の甲３の記載を対比すると，記載上，（お），（か）の各点が異なることは明らかであるから，これらを相違点とした上，これらが実質的に相違するかどうかを，結論に必要な限度で判断している審決の判断手法に誤りがあるということはできない。そこで，上記各相違点の実質について検討する。
(3)相違点（お）につき
ア上記(1)イ(ウ)のとおり，甲３には，充填剤を表面処理する有機ケイ素化合物として，メチルトリメトキシシラン等が例示されている（段落【０００７】）が，この中には，本件特許発明１の「一般式ＹＳｉＸ〔Ｘ＝3メトキシ基又はエトキシ基，Ｙ＝炭素数６個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基〕で示される」ものは含まれていない。
また，上記(1)イ(ウ)のとおり，甲３には，架橋剤として（Ｂ）成分と（Ｅ）成分が記載されているところ，このうち，組成物の硬化機構が縮合反応硬化型である場合の架橋剤である（Ｅ）成分として記載されている「オクタデシルトリメトキシシラン」（段落【００２６】）は，本件特許発明１の「一般式ＹＳｉＸ〔Ｘ＝メトキシ基又はエトキシ基，Ｙ＝炭素3数６個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基〕で示される」ものに当たる。しかし，これは，極めて多くの化合物が例示されている中の一つとして記載されているものにすぎない。
そして，その他には，甲３に，本件特許発明１の「ＹＳｉＸＸ＝メト3キシ基又はエトキシ基，Ｙ＝炭素数６個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基」という特定の組み合わせを有するシランカップリング剤が開示されているというべき事情は認められないから，引用発明３に，本件特許発明１の上記特定の組み合わせを有するシランカップリング剤が開示されていると認めることはできない。
なお，原告は，架橋剤を添加して混合スラリーを作成する際に，架橋剤はフィラー表面に吸着されるから，シランカップリング剤として用いたのと同様の結果となると主張し，甲８（原告社員Ｃの平成１９年７月２３日付け実験報告書）を提出するが，たとえそうであるとしても，甲３の記載が上記認定のようなものである以上，引用発明３に本件特許発明１の特定の組み合わせを有するシランカップリング剤が開示されていると認めることはできないとの上記認定を左右するものではない。
イまた，原告は，本件特許出願前には，甲２～７に示すように，本件特許発明１の構成要件である「ＹＳｉＸＸ＝メトキシ基又はエトキシ基３Ｙ＝炭素数６個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基」からなるシランカップリング剤は，周知自明であったと主張するが，後記６(6)のとおり，甲２～７から，本件特許発明１の構成要件である「ＹＳｉＸＸ＝３メトキシ基又はエトキシ基Ｙ＝炭素数６個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基」からなるシランカップリング剤が，熱伝導性シリコーンゴム組成物の熱伝導性無機フィラーに適用できるものとして周知自明であったと認めることはできない。
ウしたがって，相違点（お）につき実質的な相違点であるとした審決の判断に誤りはない。
(4)相違点（か）につき
上記(3)のとおり，相違点（お）が実質的な相違点である以上，本件特許発明１と引用発明３が同一であることが否定されるから，相違点（か）について判断するまでもなく，引用発明３との対比における新規性は認められるのであって，相違点（か）について判断することなく引用発明３との対比における新規性を認めた審決の判断に誤りはない。
(5)本件特許発明２～５につき
上記のとおり，本件特許発明１について引用発明３との対比における新規性が認められるのであるから，本件特許発明１に係る熱伝導性シリコーンゴム組成物にさらに限定を付した本件特許発明２～５についても，引用発明３との対比における新規性が認められることは明らかであり，その旨の審決の判断に誤りはない。
６取消事由４（進歩性判断の誤り）について
(1)引用発明２及び３につき


前記４(1)イ(イ)のとおり，甲２には「本発明者らは上記の課題を解決するため鋭意検討した結果，本発明に到達した。すなわち，本発明の目的は，高熱伝導性のシリコーンゴムを形成するために多量のアルミナ微粉末を配合しているにもかかわらず，アルミナ微粉末が沈降しにくく，また，たとえアルミナ微粉末が沈降していても容易に均一に再分散させることができる熱伝導性シリコーンゴム組成物を提供することにある。」（段落【０００４】）」と記載されている。また，前記５(1)イ(イ)のとおり，甲３には「本発明者らは上記の課題を解決するため鋭意検討した結果，本発明に到達した。すなわち，本発明の目的は，高熱伝導性のシリコーンゴムを形成するために多量のアルミナ微粉末を配合しているにもかかわらず，貯蔵中にこれが沈降し難く，また，たとえこれが沈降しても，容易にこれを再分散させることができる熱伝導性シリコーン組成物を提供することにあり，そして，比較的比重が小さい高熱伝導性シリコーンゴムを提供することにある。」（段落【０００４】）と記載されている。これらの記載は，前記２(1)ウ認定の本件特許訂正明細書の本件特許発明の目的に関する記載（段落【０００７】）や前記２(2)認定の本件特許発明の作用効果と共通する点がある。しかし，引用発明２と引用発明３が本件特許発明と構成において相違することは，前記４及び５で判断したとおりである。
したがって，引用発明２について相違点（う）と（え）が，引用発明３について相違点（お）と（か）が，それぞれ存在しないことを前提として，本件特許発明に進歩性がないとする原告の主張は理由がない。
(2)引用発明４につき
ア甲４（特表平９－５０９６８６号公報）には，次の記載がある。
(ア)特許請求の範囲
「１．ポリマーおよびポリマーマトリックスの重量を基準にして，約０．０１～約８７重量％のシラン処理されたＴｉＯ顔料からなる，高２められた加工性を示す前記ポリマーマトリックスであって，前記シラン処理されたＴｉＯ顔料が，前記シラン処理されたＴｉＯの重量を基準２   ２
にして，約０．１～約５重量％の式：
ｘ４－ｘＲＳｉ（Ｒ′）
（式中，Ｒは８～約２０個の炭素原子を有する，加水分解しない，脂肪族，環式脂肪族または芳香族の基であり；
Ｒ′はアルコキシ，ハロゲン，アセトキシもしくはヒドロキシまたはそれらの混合から選ばれる加水分解性基であり；そしてｘ＝１～３である）を有する少なくとも一つの有機珪素化合物のコーティングを有する前記ポリマーマトリックス。」
「３．ポリマーがポリオレフィンである，請求項１または２記載の組成物。」
「５．ポリマーがポリ塩化ビニルである，請求項１または２記載の組成物。」
「６．Ｒが８～１８個の炭素原子を有する脂肪族であり，Ｒ′がアルコキシであり，そしてｘ＝１～３である，請求項１，２または４記載の組成物。」
「８．シラン処理されたＴｉＯ顔料が，シラン処理されたＴｉＯの２２
重量を基準にして，約０．１～約５重量％の式：
ｘ４－ｘＲＳｉ（Ｒ′）
（式中，Ｒは８～約２０個の炭素原子を有する，加水分解しない，脂肪族，環式脂肪族または芳香族の基であり；
Ｒ′はアルコキシ，ハロゲン，アセトキシもしくはヒドロキシまたはそれらの混合から選ばれる加水分解性基であり；そしてｘ＝１～３である）を有する有機珪素化合物のコーティングを有する，ポリオレフィンおよびポリマーマトリックスの重量を基準にして，約０．０１～約８７重量％のシラン処理されたＴｉＯ顔料からなる，高められた加工性２を示すポリオレフィンマトリックス。
「１０．シラン処理された顔料が，約７０～約８２重量％の量で存在し，有機珪素化合物が，オクチルトリエトキシシラン，ノニルトリエトキシシラン，デシルトリエトキシシラン，ドデシルトリエトキシシラン，トリデシルトリエトキシシラン，テトラデシルトリエトキシシラン，ペンタデシルトリエトキシシラン，ヘキサデシルトリエトキシシラン，ヘプタデシルトリエトキシシラン，オクタデシルトリエトキシシラン，それらの混合物；並びにブチルトリメトキシシランおよびポリジメチルシロキサンの混合物，およびオクチルトリエトキシシランおよびポリジメチルシロキサンの混合物からなる群より選ばれる，請求項１，２，８または９記載の組成物。」
「１１．（ａ）ポリオレフィンがポリエチレンであり：（ｂ）シラン処理されたＴｉＯが，約０．５～１．５重量％のオク２チルトリエトキシシランでコーティングされたＴｉＯであり；そして２（ｃ）シラン処理されたＴｉＯ顔料が，約７０重量％の量で存在す２
る：
請求項１０記載のポリオレフィンマトリックス。」
「１４．ポリオレフィンマトリックスが，ポリオレフィンマトリックスの重量を基準にして，約０．２～約２０重量％の範囲のＴｉＯ濃度２で，耐レーシング性を示す，請求項８記載の組成物。」
(イ)発明の詳細な説明
ａ発明の背景
「本発明は，有機珪素化合物で処理され，配合における加工性（processibility）およびポリオレフィンマトリックス中のレーシング抵抗性(lacingresistance)のような性能の性質が改善された白色顔料を含む，白色に着色されたポリマー（特にポリオレフィン，例えばポリエチレン）に関する。
ＴｉＯ顔料を有機珪素化合物で処理してポリマーマトリックス中２の分散性を改善することは，当分野ではよく知られている。例えば，米国特許第4,061,503号および同第4,151,154号には，塗料及びプラスチック中のＴｉＯの高められた分散性が開示されている。そこで２は，珪素に結合した少なくとも二つの加水分解性基およびポリアルキレンオキシド基を含む有機基を有するシランを用いてＴｉＯを表面２処理する。
さらに，米国特許第4,810,305号には，合成樹脂中の分散性が改善された，オルガノポリシロキサン０．０５～１０重量％を含む，改質された疎水性顔料または充填剤が開示されている。


しかしながら，先行技術の欠点には，(1)許容できない加工性，すなわち遅い速度でのポリマーマトリックス中のＴｉＯ顔料の分散２性，(2)レーシング，すなわちポリオレフィンマトリックス中の欠陥の発生：が含まれるが，これらに限定されるわけではない。レーシングは，高い温度でポリオレフィンの加工プロセス中に，顔料から揮発物が放出される結果として起こる。またレーシングは，ＴｉＯが水２分を取り込むためでもありうる。さらに別の欠点は，ポリマー濃縮物中のＴｉＯ顔料の配合量が高くなると，加工速度が遅くなるという２ことである。
先行技術の上記の組合わせられた欠点は，本発明によって克服できることがわかった。」（６頁６行～下１行）
ｂ発明の詳述
(ａ)「『シラン処理した』ＴｉＯとは，本明細書中では，少なく２とも一つのシラン，または少なくとも一つのシランおよび少なくとも一つのポリシロキサンの混合物（本明細書中ではひとまとめにして有機珪素化合物と称する）のいずれかで処理したＴｉＯのこと２である。
適切なシランは，
ｘ４－ｘＲＳｉ（Ｒ′）
（式中，Ｒは少なくとも１～約２０個の炭素原子を有する，加水分解しない，脂肪族，環式脂肪族または芳香族の基であり：Ｒ′は加水分解性基，例えばアルコキシ，ハロゲン，アセトキシもしくはヒドロキシまたはそれらの混合物であり；そしてｘ＝１～３である）
例えば，本発明を実施するのに有用なシランには，オクチルトリエトキシシラン，ノニルトリエトキシシラン，デシルトリエトキシシラン，ドデシルトリエトキシシラン，トリデシルトリエトキシシラン，テトラデシルトリエトキシシラン，ペンタデシルトリエトキシシラン，ヘキサデシルトリエトキシシラン，ヘプタデシルトリエトキシシラン，およびオクタデシルトリエトキシシランが含まれる。シランのさらに別の例には，Ｒ＝８～１８個の炭素原子；Ｒ′＝クロロ，メトキシ，ヒドロキシまたはそれらの混合物；そしてｘ＝１～３が含まれる。好ましいシランは，Ｒ＝８～１８個の炭素原子；Ｒ′＝エトキシ；およびｘ＝１～３である。Ｒ＝８～１８個の炭素原子は，加工性を高めるのに好ましい。R′＝エトキシは取り扱いを容易にするために好ましい。」（７頁下３行～８頁１９行）(ｂ)「本発明の使用に適したポリマーには，オレフィンを含むエチレン系不飽和モノマーのポリマー，例えばポリエチレン，ポリプロピレン，ポリブチレンおよびエチレンとより高級なオレフィン，例えば４～１０個の炭素原子を含むアルファオレフィンまたは酢酸ビニル等とのコポリマー；ビニル系樹脂，例えばポリ塩化ビニル，ポリビニルエステル，例えばポリ酢酸ビニル，ポリスチレン，アクリルホモポリマーおよびコポリマー；フェノール樹脂；アルキド樹脂；アミノ樹脂；エポキシ樹脂，ポリアミド，ポリウレタン；フェノキシ樹脂，ポリスルホン；ポリカーボネート；ポリエーテルおよび塩素化ポリエステル；ポリエーテル；アセタール樹脂；ポリイミド；およびポリオキシエチレンが含まれるが，これらに限定されるわけではない。また，本発明によるポリマーには，種々のゴムおよび／またはエラストマー，種々のジエンモノマーと上記ポリマーとの共重合，グラフト化または物理的ブレンドに基づく合成ポリマーまたは天然ポリマーも含まれ，これらすべては当分野で一般に知られているものである。従って，一般に本発明は，白色に着色されたプラスチックまたは弾性組成物（本明細書では，ひとまとめにして白色に着色されたポリマーと称する）のいずれにも有用である。例えば，そして限定するわけではないが，本発明はポリオレフィン，例えばポリプロピレン，ポリ塩化ビニル，ポリアミドおよびポリエステルに特に有用であると考えられる。」（１０頁１３行～１１頁３行）
(ｃ)「高配合された，シラン処理された顔料のＴｉＯは，ポリオレ２フィンマトリックス中に配合した時に，優れたポリマーマトリックス中での加工性およびレーシング抵抗性を示す。観察される付加的な利点は，嵩密度の増加，粘度の低下，優れた分散性，耐湿性および優れた光学的性質，例えば高い着色力である。」（１２頁１７行～２０行）
イ上記アによると，引用発明４は，白色に着色されたポリマーにおいて，ＴｉＯ顔料を有機珪素化合物で処理して，ポリマーマトリックス中のＴ２ｉＯ顔料の分散性の改善及びレーシング（ポリオレフィンマトリックス２中の欠陥の発生）の防止等を図るものであって，本件特許発明のような，シランカップリング剤で表面処理した熱伝導性無機フィラーを含む熱伝導性シリコーンゴム組成物に関するものではない。
そして，前記２(1)エ(イ)のとおり，本件特許発明の実施例１１では，酸化チタンが用いられているから，この限度では，引用発明４は本件特許発明と共通する。しかし，引用発明４は，酸化チタンを顔料として用いているのであって，熱伝導性無機フィラーとして用いている本件特許発明とは異なる。
また，原告は，引用発明４の有機珪素化合物は，本件特許発明１の「ＹＳｉＸＸ＝メトキシ基又はエトキシ基，Ｙ＝炭素数６個以上１８個以３下の脂肪族長鎖アルキル基」のうち，「ＹＳｉＸ」の式と「Ｘ＝エトキ３シ基，Ｙ＝炭素数８個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基」が共通すると主張する。上記アの甲４の記載によると，引用発明４の有機珪素化合物を，本件特許発明１の「ＹＳｉＸＸ＝メトキシ基又はエトキシ基，３Ｙ＝炭素数６個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基」と対比すると，原告が主張するように重なり合う部分があり，本件特許発明１の上記一般式に該当する化合物も開示されていることが認められる。しかし，引用発明４の有機珪素化合物は，熱伝導性無機フィラーの表面処理のためのシランカップリング剤ではない。
さらに，原告は，上記ア(イ)ｂ(ｂ)の「また，本発明によるポリマーには，種々のゴムおよび／またはエラストマー，･…これらすべては当分野で一般に知られているものである。」との記載から，シリコーンゴムに応用することは，当業者であれば容易であると主張する。しかし，甲４には，このように一般的に「種々のゴムおよび／またはエラストマー」と記載されているのみであって，シリコーンゴムについて記載されているものではない。
原告は，上記ア(イ)ｂ(ｃ)の「粘度の低下，優れた分散性，耐湿性」は，本件特許発明の作用効果と共通すると主張する。しかし，作用効果が共通する点があるとしても，引用発明４の作用効果は，熱伝導性無機フィラーの表面処理のためのシランカップリング剤の作用効果ではなく，それから本件特許発明の効果を当然に予想し得るということもできない。
(3)引用発明５につき
ア甲５（特開平５－２５９３１４号公報）には，次の記載がある。
(ア)特許請求の範囲


「【請求項１】樹脂に無機質充填剤粉末を配合分散させ，前記無機質充填剤粉末の表面が加水分解され易い少なくとも１つのアルコキシル基と，加水分解されにくいアルキル基からなり，その昀長鎖の炭素原子数が１４個から２２個である少なくとも１つの基とがケイ素原子に結合してなるシラン化合物により処理されていることを特徴とする半導体用封止樹脂組成物。」
(イ)発明の詳細な説明
ａ産業上の利用分野
「本発明は半導体用の封止樹脂組成物に関するものである。特に耐半田クラック性に優れた半導体用樹脂組成物に関するものである。」
（段落【０００１】）
ｂ従来の技術
「ＩＣ，ＬＳＩなどの半導体のパッケージは，エポキシ樹脂などからなる樹脂組成物を低圧トランスファー成形により封止する方法が，生産性や価額の面で有利なため主流を占めている。」（段落【０００２】）
「近年，半導体の微細化，チップの大型化，パッケージの小型，薄型化さらには高密度表面実装化の進む中で，封止樹脂には，極度の低応力化および表面実装時の耐半田クラック性が要求されている。」
（段落【０００３】）
「低応力化に対しては，樹脂にシリカ粉末などの充填剤を多量に配合して，熱膨張係数を小さくすることと，シリコン樹脂などの可とう性樹脂をマトリックス樹脂内に島状に混入し，弾性率を低減させることの二つの方法がある。」（段落【０００４】）
「耐半田クラックに対しては，低吸水性樹脂や強靱性樹脂の導入により，また充填剤粉末表面にｒ-アミノメトキシシラン，ｒ-グリシドキシプロピルトリメトキシシランなどのシランカップリング剤で処理を施し，樹脂と充填剤間の結合力を高め，樹脂を高強度化すること等により，改善がなされている。」（段落【０００５】）
ｃ発明が解決しようとする課題
「しかしながら，半導体の信頼性を確保するには十分に満足できる状態にはない。」（段落【０００６】）
「本発明は低応力で，実装時の際の熱ショックに対してパッケージクラックが発生することのない，耐吸湿半田性に優れた半導体封止用樹脂組成物を提供することである。」（段落【０００７】）
ｄ実施例
(ａ)「以下に本発明の第１の実施例である樹脂封止組成物について述べる。」（段落【００１１】）
「充填剤粉末として，粒子径が０.１μｍから７５μｍに分布し，その平均粒子径が１４μｍの溶融球状シリカについて，表面処理剤としてオクタデシルトリエトキシシランを用い，次の方法で表面処理を行った。」（段落【００１２】）
「溶融シリカ粉末１００重量部に，オクタデシルトリエトキシシラン（ＣＨＳｉ（ＯＣ   Ｈ））を１.２重量部と，トルエンを１８   ３７２５   ３５０重量部混合する。」（段落【００１３】）
「上記の混合物をシェーカで１時間混合分散した後，濾過した後，１５０℃で１時間加熱して表面処理シリカ粉末を得る。」（段落【００１４】）
「以下に本発明の第２の実施例である樹脂封止組成物について述べる。第１の実施例で使用したのと同じシリカに対して，表面処理剤にヘキサデシルトリメトキシシラン（（ＣＨＳｉ（ＯＣＨ１６   ３３））により，第１の実施例と同じ混合割合で，同じ方法条件で表３３面処理を行い，表面処理シリカ粉末を得る。」（段落【００１５】）
(ｂ)【表１】の昀下段には，「充填剤シリカ粉末８２．２重量部」と記載されている（段落【００２２】）。
(ｃ)「充填剤表面のアルキル基と組成物を構成するマトリックス樹脂とは一次的な化学結合を形成しないため，また長鎖のアルキル基が充填剤表面と樹脂との間に介在するので，両者間では容易にすべりが起こり，充填剤表面の応力集中の発生が極めて小さくなる。」
（段落【００３７】）
「この結果残留応力や熱時の発生応力の低減さらには熱衝撃的応力の吸収に効果がある。さらには，充填剤表面と樹脂の間の滑りが起こり易くなるため，粘度の低下に寄与し，トランスファー成形時の流れ性の優れた組成物が達成できる。」（段落【００３８】）「本発明における以上のごとき作用効果は，例えばシリカを充填剤にした場合，その配合割合が８０重量％以上の高充填組成物において，即ち充填剤粒子間の樹脂層厚が極めて薄い場合に顕著に発揮されるものである。」（段落【００３９】）
「本発明に使用可能な長鎖のアルキルシラン化合物において，ケイ素原子の４個の結合の内，１～３個の結合はアルコキシル基からなり，残りの３～１個の結合には同一または異なる非または難加水分解性の長鎖アルキル基が結合されているものである。アルキル基は昀長鎖の炭素原子数が１４～２２個で，好ましくは１６～２０個である。炭素数が１４個より少なくなると表面処理の効果が小さく，また２２個を越えると加水分解速度が遅くなり，均一な表面処理ができにくくなる。」（段落【００４０】）
「本発明に適用できる無機質充填剤としては，溶融シリカ，結晶シリカ，タルク，アルミナ，窒化珪素，炭酸カルシウム半田槽，けい酸カルシウム半田槽などがある。これらは単独もしくは２種類以上組合わせて使用できる。これらのなかでシリカが熱膨張，熱伝導の点で優れ，好ましい。」（段落【００４１】）
(ｄ)「マトリックス樹脂としては，クレゾールノボラック型，ビフェニル型，ナフタレン型などのエポキシ樹脂およびポリイミド樹脂等が単独，もしくはそれらの混合系として適用できる。」（段落【００４９】）
「又樹脂の硬化剤としては，フェノールノボラック，クレゾールノボラックなどのフェノール性ＯＨ基を有するものが一般的に使用できる。」（段落【００５０】）
「樹脂の可とう化剤は必要に応じてシリコン系ゴム及びポリオレフィン系ゴム材料がマトリックス樹脂を海として島状に混入される。」（段落【００５３】）


イ上記アによると，引用発明５は，半導体用の封止樹脂組成物，特に耐半田クラック性に優れた半導体用樹脂組成物に関するものであって，樹脂に無機質充填剤粉末を配合分散させ，無機質充填剤粉末の表面を，上記ア(ア)記載のシラン化合物により処理することによって，半導体用封止樹脂組成物の耐半田クラック性等を向上させるものである。その樹脂としては，エポキシ樹脂，ポリイミド樹脂等が想定されており，シリコーンゴムについては記載されていない。上記ア(イ)ｄ(ｄ)の「樹脂の可とう化剤は必要に応じてシリコン系ゴム及びポリオレフィン系ゴム材料がマトリックス樹脂を海として島状に混入される。」［段落【００５３】］との記載は，可とう化剤としてシリコン系ゴムを混入することが記載されているのみで，マトリックス樹脂としての記載ではない。したがって，引用発明５は，本件特許発明のような，シランカップリング剤で表面処理した熱伝導性無機フィラーを含む熱伝導性シリコーンゴム組成物に関するものではない。
また，上記ア(イ)ｄ(ｃ)のとおり，甲５の段落【００４１】には，無機質充填剤としてシリカが熱伝導の点で優れていることが記載されている。しかし，引用発明５は，上記認定のようなものであって，本件特許発明のように熱伝導性が求められるものではないから，ここでいう無機質充填剤は，本件特許発明の熱伝導性無機フィラーとは異なるものである。また，上記ア(イ)ｄ(ａ)のとおり，甲５の段落【００１３】～【００１５】には，本件特許発明１の「ＹＳｉＸＸ＝メトキシ基又はエトキシ３基，Ｙ＝炭素数６個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基」を満たす化合物が記載されている。しかし，これらは，半導体用樹脂組成物において無機質充填剤粉末の表面を処理するための化合物であって，熱伝導性無機フィラーを表面処理するためのものではない。
また，上記ア(イ)ｄ(ｂ)のとおり，甲５の段落【００２２】【表１】の昀下段には，「充填剤シリカ粉末８２．２重量部」と記載されており，原告は，この記載からすると，引用発明５は，本件特許発明１とは，熱伝導性無機フィラーの添加範囲が共通すると主張する。しかし，引用発明５は，上記のとおり，本件特許発明のように熱伝導性無機フィラーを添加するものではない。
また，上記ア(イ)ｄ(ｃ)のとおり，甲５の段落【００３８】～【００３９】には，「…充填剤表面と樹脂の間の滑りが起こり易くなるため，粘度の低下に寄与し，トランスファー成形時の流れ性の優れた組成物が提供できる。本発明における以上のごとき作用効果は，例えばシリカを充填剤にした場合，その配合割合が８０重量％以上の高充填組成物において，即ち充填剤粒子間の樹脂膜厚が極めて薄い場合に顕著に発揮されるものである｡」と記載されている。原告は，この記載からすると，甲５には，本件特許発明の「成形スラリーの粘度低下」という目的及び作用効果と動機付けは記載されており，本件特許発明の「成形物の圧縮永久歪みの低下（ゴム弾性の付与）及び引裂強度の向上の効果」も，特別な目的及び作用効果とはいえないと主張する。しかし，甲５に記載の上記作用効果は，シランカップリング剤で表面処理した熱伝導性無機フィラーを含む熱伝導性シリコーンゴム組成物に関する作用効果ではなく，本件特許発明の効果を当然に予測とし得るということもできない。
(4)引用発明６につき
ア甲６（チッソ株式会社パンフレット「SILICONCHEMICALS」）の４頁～５頁には，「シラン化合物」の表題の下に，「チッソのシラン化合物は，クロロシラン・アルコキシシラン・シラザン等で構成され，無機質の表面改質剤，樹脂の改質剤，エレクトロニクス関連材料などの幅広い分野で使われています。」と記載され，その下の表に，１５種類のシラン化合物が記載されている。そのうち，「１１」には，品名「ＨＴＳ－Ｍ」，名称「ｎ－ヘキシルトリメトキシシラン」，構造式「ＣＨＳｉ（ＯＣＨ   ）６１３３」，主用途「撥水剤等」と記載され，「１２」には，品名「ＨＴＳ－３Ｅ」，名称「ｎ－ヘキシルトリエトキシシラン」，構造式「ＣＨＳｉ６１３（ＯＣＨ）   」，主用途「撥水剤等」と記載されている。２５３また，甲６の４頁の左下には，「荷姿」として，「ＴＣＳ・４ＣＳはボンベ，コンテナ，ローリー車となります。他のものは１８Ｌ石油缶，２００Ｌドラム缶となります。」と記載されている。
イ以上のとおり，甲６の４頁～５頁には，チッソ株式会社が販売しているシラン化合物が記載されているのみで，シランカップリング剤で表面処理した熱伝導性無機フィラーを含む熱伝導性シリコーンゴム組成物が記載されているということはできない。
上記アの「１１」と「１２」のシラン化合物は，本件特許発明１の「ＹＳｉＸＸ＝メトキシ基又はエトキシ基，Ｙ＝炭素数６個以上１８個以３下の脂肪族長鎖アルキル基」を満たすものであるが，主用途としては，上記アのとおり，「撥水剤等」と記載されている。甲６の４頁～５頁の上記アの表には，他に「無機質の表面改質剤等」を主用途とするシラン化合物が記載されていることや甲６の６頁～１５頁には「サイラエース」の表題の下に無機質の表面処理法に使用するシランカップリング剤が記載されていることからすると，上記アの「１１」と「１２」のシラン化合物が無機質の表面改質剤又はシランカップリング剤として記載されているとは認められないし，また，甲６に，それを無機質の表面改質剤又はシランカップリング剤として使用する動機付けとなる記載があると認めることもできない。


この点につき，原告は，上記アの「１１」と「１２」のシラン化合物は撥水剤であるからこそ，本件特許発明の効果をもたらすとか，上記アの「シラン化合物」の表題の下に記載されている「アルコキシシラン」は，上記アの「１１」と「１２」のシラン化合物を含む上位概念であるとか，甲６において，「シラン化合物」（４頁～５頁）と「サイラエース」（６頁以下）は同一の文献の隣り合わせの頁であって，「シラン化合物」と「サイラエース」は，いずれも，有機基とケイ素結合性反応性基（アルコキシ基，Ｓｉ－Ｃｌ基など）を同一ケイ素原子上に合わせ持つシランであるなどと主張するが，それらの事情のみでは，上記アの「１１」と「１２」のシラン化合物が無機質の表面改質剤又はシランカップリング剤として記載されているとは認められず，それを無機質の表面改質剤又はシランカップリング剤として使用する動機付けとなる記載があると認めることはできない。
ウ原告は，甲６の８頁の記載は，本件特許訂正明細書の段落【００２５】～【００２７】の記載内容（前記２(1)エ(ア)）と共通する部分があり，甲６の９頁の記載は，本件特許訂正明細書の段落【００１９】の記載内容（前記２(1)エ(ア)）と共通する部分が多いと主張するが，単にこのような記載が共通しているというのみでは，甲６に基づく本件特許発明の容易想到性を基礎付けるものということはできない。
(5)引用発明７につき
ア甲７（DegussaAG「SCHRIFTENREIHE   PIGMENTEGrundlagenvon   AEROSIL<Ｒ>Nummer11」p.1-20，１９９３年［平成８年］６月，第５版）の１５頁には，「AEROSIL表面の機能化は，ハロゲン化シラン，アルコキシシラン，シラザンおよびシロキサン等により行われる。市販されている疎水性AEROSILの表面基の概要を図７に示す。」（左欄下７行～下１行。訳文は２頁下３行～下１行）と記載され，同頁の「Abbildung７」（訳文３頁上段の図７）には，「AEROSILＲ８０５」として，「（－Ｏ－）Ｓｉ－Ｃ３Ｈ」を図示したものが記載されている。この図は，本件特許発明１の８１７「ＹＳｉＸＸ＝メトキシ基又はエトキシ基，Ｙ＝炭素数６個以上１８３個以下の脂肪族長鎖アルキル基」と共通するシランカップリング剤を，AEROSILに適用した場合における表面構造の図であるということができる。
イまた，甲７の１６頁には，次の記載がある（左欄下１７行～下３行。訳文は３頁下６行～下２行）。
「例えば，図８に示すように，疎水性ケイ酸の昀大水分吸着率は，親水性のものと較べると著しく低い。粘度効果の具体例において，架橋剤であるポリアミノアミドと促進剤である第三アミンの混合物を加えた前後における，低粘度になる反応性エポキシ樹脂内での親水性AEROSILの利点を図９に更に示す。エポキシ樹脂内において，疎水性のAEROSILＲ２０２とAEROSILＲ８０５は，AEROSIL３００に較べて明らかに優れている。」ウしかし，甲７には，AEROSILを熱伝導性無機フィラーとして使用することについて記載があるとは認められないし，配合の対象となる樹脂についてもエポキシ樹脂が記載されているのみで，シリコーンゴムは記載されていない。
また，乙５（「TECHNICALBULLETENAEROSIL<Ｒ>   No.17」日本アエロジル株式会社１９９９年６月改訂版発行）によると，AEROSILは，非晶質シリカ（ＳｉＯ）であって（１頁，１７頁），熱伝導率は，１００度まで２の範囲では，約０．０２Ｗ／ｍ・ｋである（３４頁の図３２）と認められるところ，その熱伝導率は，乙６（「電子機器・部品用放熱材料の高熱伝導化および熱伝導性の測定・評価技術」２００３年５月２２日株式会社技術情報協会第２版発行）によって認められるアルミナ（２０Ｗ／ｍ・ｋ）や結晶性シリカ（１０Ｗ／ｍ・ｋ）よりもはるかに低い。したがって，引用発明７は，本件特許発明のような，シランカップリング剤で表面処理した熱伝導性無機フィラーを含む熱伝導性シリコーンゴム組成物に関するものではない。
なお，甲７の１６頁の「Abbildung９」（訳文４頁下段の図９）のグラフには，上記の「AEROSILＲ８０５」の粘度が４５分までは昀も低いことが示されているが，シランカップリング剤で表面処理した熱伝導性無機フィラーを含む熱伝導性シリコーンゴム組成物に関する効果ではない。
(6)小括
前記４及び５で判断したとおり，引用発明２と引用発明３は，本件特許発明１と目的及び作用効果について共通する点があるものの，構成において相違するものであり，また，上記(2)～(5)のとおり，引用発明４～７は，いずれも，本件特許発明のような，シランカップリング剤で表面処理した熱伝導性無機フィラーを含む熱伝導性シリコーンゴム組成物に関するものではな３く，本件特許の出願前から，本件特許発明１の構成要件である「ＹＳｉＸＸ＝メトキシ基又はエトキシ基Ｙ＝炭素数６個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基」からなるシランカップリング剤が，熱伝導性シリコーンゴム組成物の熱伝導性無機フィラーに適用できるものとして周知自明であったと認めることはできない。
(7)本件特許発明の作用効果につき
ア前記２(1)エ(イ)のとおり，本件特許発明の実施例１～１１は，いずれも熱伝導性無機フィラーが熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して６０ｖｏｌ％のものである。


そして，前記２(2)のとおり，本件特許発明において，「熱伝導性無機フィラーが熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して４０ｖｏｌ％～８０ｖｏｌ％である」ことの技術的意義は，４０ｖｏｌ％以上であることで高い熱伝導率を得るとともに，８０ｖｏｌ％以下であることから熱伝導性シリコーンゴム組成物の硬化成形物が硬く脆くなることを防止することができるというところにある（前記２(2)④）。このように，本件特許発明において，熱伝導性シリコーンゴム組成物の硬化成形物が硬く脆くなることについては，熱伝導性無機フィラーが熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して８０ｖｏｌ％以下であるとすることによって考慮されており，そのことが技術常識に反するというべき事情も認められない。そうすると，熱伝導性無機フィラーが熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して６０ｖｏｌ％以外のものについて実施例がないとしても，本件特許発明における，「成形スラリー粘度の上昇防止」，「ゴム弾性の向上（圧縮永久歪みの低下）」，「引裂強度，引裂強度の向上」，「機械特性変化の低減」といった作用効果（前記２(2)①～③）は，６０ｖｏｌ％以外の４０ｖｏｌ％～８０ｖｏｌ％の範囲内においても生ずるものと合理的に推認することができるから，作用効果が明らかにされていないということにはならない。
イまた，前記第３，１(2)の特許請求の範囲【請求項５】によると，本件特許発明５は，「放熱シート」に関する発明である。これに対し甲４～７の記載は，上記(2)～(5)のとおりであって，電子・電気部品の放熱に有用な放熱シートの形成に好適な樹脂組成物を提供することについては開示されていない。
のみならず，本件特許訂正明細書（甲１８）には，放熱シートの放熱性はどの程度なのか，熱伝導性シリコーンゴム組成物の熱伝導性はどの程度なのかの記載がないとしても，本件特許発明は，熱伝導性無機フィラーを用いたものであって，熱伝導性を有することは明らかであり，その程度については，当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）が，適宜設定することができると考えられるから，電子・電気部品の放熱に有用な放熱シートの形成に好適な樹脂組成物を提供することについて開示されていない甲４～７と作用効果について違いがあることは明らかである。
ウそして，上記(1)～(6)のとおり，本件特許発明と引用発明２～７には違いがあるから，前記２(2)の本件特許発明の作用効果は，引用発明２～７から当然に予想することができたということはできない。
(8)まとめ
以上の次第で，引用発明２又は引用発明３に引用発明４～７を組み合わせて本件特許発明１～５を容易に発明することができたとは認めることはできないことになるから，取消事由４は理由がない。
７取消事由５（明細書の記載不備についての判断の誤り）について(1)フィラーの配合量についての特許法３６条６項１号（サポート要件）違
反につき
ア前記６(7)アのとおり，本件特許発明において，熱伝導性無機フィラーが熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して６０ｖｏｌ％以外のものについては実施例がない。しかし，前記６(7)アのとおり，本件特許発明における，「成形スラリー粘度の上昇防止」，「ゴム弾性の向上（圧縮永久歪みの低下）」，「引裂強度，引裂強度の向上」，「機械特性変化の低減」といった作用効果（前記２(2)①～③）は，６０ｖｏｌ％以外の４０ｖｏｌ％～８０ｖｏｌ％の範囲内においても生ずるものと合理的に推認することができるから，本件特許訂正明細書（甲１８）の「発明の詳細な説明」において，作用効果が明らかにされていないということにはならない。したがって，本件特許訂正明細書の記載が特許法３６条６項１号（サポート要件）に違反しているということはない。
イなお，原告は，「特に６０ｖｏｌ％よりも熱伝導性フィラーの体積含有率が高い領域では，当業者ならば，大きな疑問を抱く。なぜなら，熱伝導性フィラーの体積含有率がこのように高い領域では，混合を強化しても湿り気がある粉状にしかならず，硬化してゴム状組成物が得られないことが多いからである。」と主張するが，上記６(7)アのとおり，本件特許発明において，ゴム組成物の硬化成形物が硬く脆くなることについては，熱伝導性無機フィラーが熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して８０ｖｏｌ％以下とすることによって考慮されており，そのことが技術常識に反するとも認められない。
また，原告は，「４０ｖｏｌ％で本当に熱伝導性があるのか，疑問である。」と主張するが，上記６(7)アのとおり，本件特許発明において，高い熱伝導性を得ることについては，熱伝導性無機フィラーが熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して４０ｖｏｌ％以上とすることによって考慮されており，そのことが技術常識に反するとも認められない。したがって，これらの原告の主張はいずれも採用することができない。(2)シリコーンゴム組成物の「熱伝導性」についての特許法３６条４項（実施可能要件）違反及び特許法３６条６項１号（サポート要件）違反につきア本件特許訂正明細書（甲１８）中には，実施例も含めて，熱伝導性がどの程度のものであるのか記載されていない。しかし，本件特許発明は，熱伝導性無機フィラーを用いたものであって，熱伝導性を有することは明らかであり，その程度については，当業者が，適宜設定することができると考えられる。したがって，本件特許訂正明細書の記載が，シリコーンゴム組成物の「熱伝導性」について，特許法３６条４項（実施可能要件）又は特許法３６条６項１号（サポート要件）に違反しているということはできない。