NSOnM（式中，Ｍは金属原子を示しそしてｎは１～３の整数を示す）で表わされる化合物を含有することを特徴とする水中防汚塗料」（１頁「特許請求の範囲」），「本発明の防汚化合物の急性経口毒性値（ＬＤ５０）は３００～１０００ｍｇ／ｋｇ以上であり，皮膚刺激性，目粘膜刺激性もなくさらに悪臭を発せず，従来活性成分として使用されていたトリアルキル錫化合物にみられる公衆衛生学上の諸問題もない」（１頁右下欄～２頁左上欄）との記載があり，実施例３（３頁左上欄）として，ビス（２－ピリジルチオ－１－オキシド）銅塩（銅ピリチオンと同義）含有塗料が，比較例２（同頁右上欄～左下欄）として，亜酸化銅を含有する塗料が開示され，第１表（４頁）及び第２表（同頁）には，その試験結果が記載され，かつ，「これらのピリジン系化合物は他の公知の無機または有機の防汚性化合物例えば亜酸化銅・・・等の化合物を加え混合して，通常の塗料原料および塗料製造法に従って水中防汚塗料を製造することも可能である」（２頁左上欄～左下欄）と記載されている。したがって，乙２公報には，本件発明１の「酸化第一銅」（先願発明の亜酸化銅に相当）及び「銅ピリチオン」（先願発明の２－ピリジルチオ－１－オキシドの銅塩に相当）が，水中防汚塗料に用いられること，それらの水中での殺生物効力の具体的データ，及び両者を併用してよいことが開示されていると認めることができる。そうである以上，当業者は，古くから他の殺生物剤と併用されてきた亜酸化銅と銅ピリチオンとを含有する塗料の具体的データが先願明細書に記載されていなくても，殺生物効力のある両物質を併用した塗料は，当然，殺生物効力を示すと認識するということができ，「この記載によれば，先願明細書記載の防汚塗料は殺生物性及び耐ゲル化性を有していることは明らかである」（審決謄本５頁最終段落）とした審決の認定を誤りということはできない。(2)原告は，先願発明は単純併用説に基づく上位概念であり，本件発明１は配合比限定説に基づく下位概念であって，先願発明に具体的に開示された実施例の開示は削除されているのであるから，先願明細書の開示により本件発明１が拒絶されることはないと主張する。しかしながら，数値限定発明において，後願発明の数値範囲が先願発明の数値範囲に包含される場合，後願発明の新規性の判断に当たっては，数値限定の技術的意義を考慮し，数値限定に臨界的意義が存在することにより，当該発明が先行発明に比して格別の優れた作用効果を奏するものであるときに限って，新規性が肯定されるところ，後記２の(2)において説示するとおり，本件発明１の数値限定に臨界的意義が存在するものということはできないから，原告の上記主張は，採用することができない。
(3)したがって，原告の取消事由１の主張は理由がない。２　取消事由２（本件発明１の数値限定の臨界的意義の認定の誤り）について(1)原告は，本件発明１は，発明として完成したものであるのに対し，先願発明は，上記のとおり発明として成立していないものであるから，本件発明１の数値限定には臨界的意義が明白に認められると主張するが，先願発明が発明として成立していないものであるということができないことは，上記１の(1)のとおりであるから，原告の上記主張は，前提を欠き，採用することができない。(2)また，原告は，本件明細書（甲２）に開示されている銅ピリチオンを用いた例１では，この配合物はゲル化しない状態のままで７か月間の貯蔵後にもゲル化しない状態を保持し続け，また，ピリチオンジスルフィドを用いた例２では，このペイントはゲル化しない状態のままで１０週間の貯蔵後もゲル化しない状態を保持し続けたのに対し，先願明細書が開示している耐ゲル化効果は，いずれもわずかに１２日間後のものであるから，このような数値限定には格別の効果があり，臨界的意義があると主張するので検討する。


主文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
被告は，原告に対し，３万７８００円及びこれに対する平成１０年３月２６日から支払済みまで年７．３パーセントの割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
１　本件は，原告が，自動車重量税に係る過誤納金の還付を受けるために自動車重量税過誤納証明書の交付を請求したのに対し，関東運輸局埼玉陸運支局長がこれを受理しなかったのは違法であるとして，被告に対し，当該納付した自動車重量税相当額（３万７８００円）の損害金及びこれに対する還付加算金相当額の遅延損害金の賠償を請求する事案である。
２　法令の定め
(1)　自動車重量税法（平成１０年法律第７４号による改正前のもの。以下「重量税法」という。）３条は，「検査自動車及び届出軽自動車には，この法律により，自動車重量税を課する。」と規定し，重量税法２条１項２号は，「検査自動車」とは，道路運送車両法（平成１０年法律第７４号による改正前のもの。以下「車両法」という。）６０条１項（新規検査の場合の自動車検査証の交付），６２条２項（６３条３項，６４条３項及び６７条４項において準用する場合を含む。）（継続検査，臨時検査，分解整備検査及び構造等変更検査の場合の自動車検査証の返付）又は７１条４項（予備検査の場合の自動車検査証の交付）の規定による自動車検査証の交付又は返付（以下「自動車検査証の交付等」という。）を受ける自動車をいう旨規定する。
(2)　自動車検査証の交付等を受ける者は，当該検査自動車につき，自動車重量税を納める義務があり（重量税法４条１項前段），その自動車検査証の交付等を受ける時までに，当該検査自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて，当該自動車検査証の交付等を行う運輸大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長若しくは地方運輸局陸運支局長又は軽自動車検査協会に提出することにより，自動車重量税を国に納付しなければならない（重量税法８条）。(3)　重量税法１６条は，自動車重量税について過誤納があった場合の還付の手続について，次のとおり定める。
ア　自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける者は，次の(ア)，(イ)記載の各号のいずれかに該当するときは，その該当することとなった日から１年を経過する日までに，政令で定めるところにより，当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定に係る運輸大臣等（運輸大臣，地方運輸局長，地方運輸局陸運支局長又は軽自動車検査協会）に申し出て，当該各号に掲げる自動車重量税の額その他政令で定める事項について確認を求め，証明書の交付を請求することができる（同条１項）。
(ア)　１号
自動車重量税を納付した後自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめたとき。　当該納付した自動車重量税の額
(イ)　２号
過大に自動車重量税を納付して自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けたとき（国税通則法７５条１項５号の規定による審査請求に対する裁決により重量税法１２条１項の認定に係る処分の全部又は一部が取り消されたときを除く。）。　当該過大に納付した自動車重量税の額イ　運輸大臣等は，重量税法１６条１項２号に該当する事実があることを知ったときは，既に同項の請求がされている場合を除き，遅滞なく，同号に掲げる自動車重量税の額その他政令で定める事項を自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者に書面をもって通知するものとする（同条２項）。ウ　自動車重量税に係る過誤納金の還付を受けようとする者は，同条１項の証明書又は同条２項の書面を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない（同条３項）。
(4)　災害被害者に対する租税の減免，徴収猶予等に関する法律（以下「災免法」という。）８条１項は，「自動車の販売業者又は自動車分解整備事業者が自動車の使用者のために自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける目的で保管している自動車のうち，当該保管をしている間に自動車重量税が納付され自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けたもので災害による被害を受けたことにより当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた後走行の用に供されることなく使用の廃止がされたもの（命令の定めるところにより使用の廃止がされたことが明らかにされる自動車に限る。以下この項において「被災自動車」という。）については，命令の定めるところにより，当該被災自動車につき当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額を，当該被災自動車に係る自動車重量税の納税義務者に還付する。」と規定する。
３　前提事実（争いのない事実及び掲記の証拠と弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
(1)　原告は，平成９年３月５日当時，自家用小型乗用車（登録番号大宮ｅｆｇ。以下「本件自動車」という。）を所有していたが，その自動車検査証の有効期間は，平成７年３月３１日から平成９年３月３０日までであった。(2)　原告は，平成９年３月５日，関東運輸局埼玉陸運支局春日部自動車検査登録事務所（以下「本件事務所」という。）において，本件自動車の継続検査を受け，その検査の結果，保安基準に適合していると認められたので，重量税法８条に基づく自動車重量税として３万７８００円を印紙により納付し（以下，この納付された自動車重量税を「本件重量税」という。），有効期間を平成９年３月３１日から平成１１年３月３０日までとする自動車検査証の返付を受けた。(3)　ところが，原告は，平成９年３月７日，本件自動車で高速道路を走行中にエンジンの故障を生じ走行不能となったことから，本件自動車を廃車することにした。(4)　そこで，原告は，平成９年３月２８日，本件事務所において，本件自動車の抹消登録申請をして受理され，前記(2)の自動車検査証を返納した。(6)　原告は，平成１０年３月２５日，本件重量税の還付請求のため，本件事務所に対し，自動車重量税過誤納証明書交付請求書に必要事項を記入して提出した（甲１。以下，これによる原告の自動車重量税過誤納証明書交付請求を「本件交付請求」という。）。


(7)　関東運輸局埼玉陸運支局長は，原告の本件交付請求を審査し，本件交付請求は重量税法１６条１項に該当しないとしてこれを拒否する処分（以下「本件処分」という。）をし，同月２８日，原告に対し，「自動車重量税過誤納証明書交付請求書の不受理について」と題する書面を送付して本件処分を通知した（甲２）。
３　争点
本件処分の違法性（本件は重量税法１６条１項１号に該当するか。）
（原告の主張）
本件は，重量税法１６条１項１号に該当する。
したがって，本件は重量税法１６条１項に該当しないとした本件処分は，違法である。
（被告の主張）
重量税法１６条１項１号の「自動車重量税を納付した後自動車検査証の交付等（中略）を受けることをやめたとき」とは，自動車重量税を自動車重量税印紙を所定の用紙にはり付けて納付等したものの現実に自動車検査証の交付等を受ける前に，自動車検査証の交付等を受けることをやめた場合に限られると解すべきである。
本件では，原告は，平成９年３月５日に現実に自動車検査証の返付を受けており，その後に当該検査証を返納したとしても，同号には該当しない。したがって，本件は重量税法１６条１項に該当しないとした本件処分は，適法である。
（原告の反論）
①自動車重量税が現実に自動車の継続検査行程において納付された後に自動車検査証が返付されるまでにわずかな時間しか要しないから，もし反対に解するときは現実の重量税法１６条１項１号の適用場面がほとんど想定できなくなること，②昭和４６年９月８日付け自管第１４３号，自車第５７９号「自動車重量税法等の施行に伴う事務の取扱いについて」（以下「重量税法取扱通達」という。）中の「記」６の「過誤納金の還付」(2)には，自動車検査証の交付等の後にも還付がされる場合が認められていること，③原告の場合のように，自動車検査証の有効期間が満了する日より前に継続検査がされたときは，新たな自動車検査証の有効期間の起算日は従前の有効期間の満了日の翌日となるため，新たな権利の創設よりも前に自動車検査証の返付がされることとなることからみて，重量税法１６条１項１号の「自動車重量税を納付した後自動車検査証の交付等（中略）を受けることをやめたとき」とは，現実に自動車検査証の交付等を受ける前に自動車検査証の交付等を受けることをやめた場合に限られないと解すべきである。
（被告の再反論）
原告の①の主張については，同号はわずかな時間の間に交付等を受けることをやめた場合に限定して適用されるものではなく，②の主張については，自動車検査証の交付等を受けることをやめるとの申出があったにもかかわらず事務処理上の過誤により交付等がされてしまったような場合が想定されているのであり，③の主張については，権利創設のされる時期は新たな有効期間を記入した自動車検査証が返付された時であることから，いずれも解釈の根拠として理由がない。
第３　争点に対する判断
１　自動車の検査を受けるなどして自動車検査証の交付等を受けた者は，当該検査証の有効期間内に当該自動車を運行の用に供し得る権利ないし法的地位を取得する（車両法５８条１項等参照）。自動車重量税は，この権利ないし法的地位に伴う利益に着目し，自動車検査証の交付等を受けることに担税力を見出して，自動車検査証の交付等を受ける者に対し類型的に課税する一種の権利創設税と理解することができる。
そして，現実に自動車検査証の交付等を受けた者は，たとえその交付等を受けたのが当該検査証の有効期間の起算日前であった場合においても，その交付等により直ちに当該検査証の有効期間内に自動車を運行の用に供し得るという権利ないし法的地位を取得するのであるから，その後に生じた事情により当該検査証を返納したとしても，一旦発生した上記権利ないし法的地位を取得した事実は消滅せず，自動車重量税の納付をする実体法上の理由があるというべきである。したがって，ここでの議論の対象外である過大な金額が納付された場合を除外すれば，自動車重量税に係る過誤納金の還付が認められるのは，現実に自動車検査証の交付等を受ける前に限られ，自動車重量税に係る過誤納金の還付を受けようとする者が納税地の所轄税務署長に提出すべき証明書（重量税法１６条３項）の交付要件を定める重量税法１６条１項１号の「自動車重量税を納付した後自動車検査証の交付等（中略）を受けることをやめたとき」とは，自動車重量税を納付した後，現実に自動車検査証の交付等を受ける前に，自動車検査証の交付等を受けることをやめた場合をいうと解するのが相当である。この解釈は，災免法８条１項が災害被害者の負担を軽減するために一定の要件のもとに限って特別に自動車検査証の交付等を受けた後にも自動車重量税額の還付を受けられる場合を定めていることとも符合する。同項は，自動車検査証の交付等を受けた後には，自動車が走行の用に供されることなく使用の廃止がされた場合であっても，重量税法１６条１項１号に基づき過誤納証明書の交付を受け自動車重量税額の還付を受けることはできないことを前提として規定されたとみるほかはないからである。
上記解釈に反する原告の主張は，採用することができない。（なお，原告は，重量税法１６条１項１号の「自動車重量税を納付した後自動車検査証の交付等（中略）を受けることをやめたとき」とは，現実に自動車検査証の交付等を受ける前に自動車検査証の交付等をやめた場合には限られないとする上記主張の根拠として，現実の自動車継続検査行程において自動車重量税の納付後に自動車検査証が返付されるまでにわずかな時間しか要しないから，上記解釈では現実の同号の適用場面がほとんど想定できなくなると主張している。しかしながら，原告の主張自体からも同号の適用場面があることは明らかである上に，自動車の継続検査に様々な態様があることは公知であり，上記解釈によっても法律上同号適用の場面が皆無となることはおよそ考えられないから，この点を根拠とする原告の主張は理由がないというべきである。また，原告は，昭和４６年９月８日付け重量税法取扱通達中の「記」６の「過誤納金の還付」(2)において自動車検査証の交付等の後にも還付がされる場合が認められていることをも主張の根拠として指摘している。


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平成１７年(行ケ)第１０６７４号特許取消決定取消請求事件
平成１８年８月２９日口頭弁論終結
判決
原告株式会社高嶌
同訴訟代理人弁理士清原   義博
被告特許庁長官   中嶋誠
同指定代理人一色由美子
同舩岡嘉彦
同唐木以知良
同大場義則
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が異議２００３－７１４２４号事件について平成１７年７月１５日にした決定中，「特許第３３５３２４９号の請求項１ないし４に係る特許を取り消す。」との部分を取り消す。
第２当事者間に争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「炭素粉を含有した低反発性ポリウレタンフォーム」とする特許第３３５３２４９号（平成１３年８月１日出願（優先権主張平成１２年８月１日），平成１４年９月２７日設定登録。請求項の数は４である。以下「本件特許」という。）の特許の特許権者である。本件特許の請求項１ないし４に係る特許について，菊池礼子，平野周子及びアキレス株式会社から特許異議の申立てがされ，特許庁は，この異議申立てを
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異議２００３－７１４２４号事件として審理した。審理の過程で，原告は，平成１５年８月１３日付けで取消理由の通知を受け，同年１０月１７日付けで第１回訂正請求をしたが，さらに，平成１６年６月２４日付けで取消理由が通知されたため，同年９月３日付けで第２回訂正請求を行った。特許庁は，平成１７年７月１５日，第１回訂正請求を認め，第２回訂正請求は認められないとした上で，「特許第３３５３２４９号の請求項１ないし４に係る特許を取り消す。」との決定をし，同年８月６日，決定の謄本が原告に送達された。
なお，原告は，本件訴訟の係属中である平成１７年１０月３１日，本件特許について訂正審判請求をした（訂正２００５－３９２００号）が，平成１８年３月２９日に「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決がされ，この審決は確定した。
２特許請求の範囲
第１回訂正請求による訂正後の本件特許の請求項１ないし４は，下記のとおりである（以下，請求項１ないし４に係る発明をそれぞれ「本件発明１」ないし「本件発明４」といい，本件発明１ないし４全部を「本件発明」という。なお，以下，第１回訂正請求による訂正後の明細書を「本件明細書」という。）。記【請求項１】イソシアネート成分と，炭素粉と，粘度が４００～６００ｃｐに調整されたポリオール成分とから形成されてなり，前記ポリオール成分は平均官能基数が２～４で，水酸基価が３０～６０ｍｇＫＯＨ／ｇのポリオールと，平均官能基数が２～４で水酸基価が２００～２７０ｍｇＫＯＨ／ｇのポリオールの混合物であることを特徴する低反発性ポリウレタンフォーム。【請求項２】イソシアネート成分と，粒径が１μｍを超える炭素粉が予め略均一に分散され，粘度が４００～６００ｃｐに調整されたポリオール成分とから形成されてなり，前記ポリオール成分は平均官能基数が２～４で，水酸基価が
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３０～６０ｍｇＫＯＨ／ｇのポリオールと，平均官能基数が２～４で水酸基価が２００～２７０ｍｇＫＯＨ／ｇのポリオールの混合物であることを特徴する低反発性ポリウレタンフォーム。
【請求項３】イソシアネート成分と，粘度が４００～６００ｃｐに調整されたポリオール成分と，粒径が０．０１～１μｍの炭素粉とが同時に混合されて形成されてなり，前記ポリオール成分は平均官能基数が２～４で，水酸基価が３０～６０ｍｇＫＯＨ／ｇのポリオールと，平均官能基数が２～４で水酸基価が２００～２７０ｍｇＫＯＨ／ｇのポリオールの混合物であることを特徴する低反発性ポリウレタンフォーム。
【請求項４】前記炭素粉が木炭及びカーボンブラックであることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の低反発性ポリウレタンフォーム。
３決定の理由
別紙決定書の写しのとおりである。要するに，①本件発明１は，特開平１１－２８６５６６号公報（甲第６号証。以下，決定と同様に「刊行物６」という。）に記載された発明（以下「引用発明」という。）及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，②本件発明２は，引用発明に基づき，周知技術や特開平８－１８３９０５号公報（甲第２号証。以下，決定と同様に「刊行物２」という。），特開平１１－４３６１１号公報（甲第３号証。以下，決定と同様に「刊行物３」という。），特開昭５０－１０１４９７号公報（甲第７号証。以下，決定と同様に「刊行物７」という。）及び特公昭４２－３７９３号公報（甲第８号証。以下，決定と同様に「刊行物８」という。）の記載をも併せれば，当業者が容易に発明をすることができたものであり，③本件発明３は，引用発明に基づき，周知技術や特開平１０－１６５２６０号公報（甲第１号証。以下，決定と同様に「刊行物１」という。），刊行物２，７及び８の記載をも併せれば，当業者が容易に発明をすることができたものであり，④本件発明４は，引用発明に基づき，周知技術や刊行物３の
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記載をも併せれば，当業者が容易に発明をすることができたものであり，いずれも特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない，とするものである。
決定は，上記結論を導くに当たり，引用発明の内容並びに本件発明１と引用発明との一致点及び相違点を次のとおり認定した。
(1)引用発明の内容
「【請求項１】ポリオール（ａ），ポリイソシアネート（ｂ），触媒（ｃ），および発泡剤（ｄ）を含有するウレタンフォーム組成物を反応させて得られる低反発性ウレタンフォームであって，………であることを特徴とする，低反発性ウレタンフォーム。」


「【請求項３】ポリオール（ａ）は，平均官能基数１．５～４．５で，水酸基価２０～７０ｍｇＫＯＨ／ｇのポリオール（ａ－１）と，平均官能基数１．５～４．５で，水酸基価１４０～３００ｍｇＫＯＨ／ｇのポリオール（ａ－２）とを含み，前記ポリオール（ａ）中に，前記ポリオール（ａ－１）が３２～８０重量％，前記ポリオール（ａ－２）が２０～６８重量％の範囲で含有されている，請求項１または２に記載の低反発性ウレタンフォーム。」
(2)一致点
イソシアネート成分と，ポリオール成分とから形成されてなり，前記ポリオール成分は平均官能基数が２～４で，水酸基価が３０～６０ｍｇＫＯＨ／ｇのポリオールと，平均官能基数が２～４で水酸基価が２００～２７０ｍｇＫＯＨ／ｇのポリオールの混合物であることを特徴する低反発性ポリウレタ
ンフォームである点
(3)相違点
(i)本件発明１が，炭素粉を使用するのに対し，刊行物６には「本発明のウレタンフォーム組成物には，上記した成分以外に，必要により整泡剤，難燃剤その他の助剤を含有させてもよい。」（段落【００２７】）と記載されてい
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るが，炭素粉については具体的な記載がされていない点(ii)本件発明１が，ポリオールの粘度を４００～６００ｃｐに調整するのに
対し，刊行物６にはその点についての記載がない点
第３原告主張の取消事由の要点
決定は，本件発明の顕著な作用効果を看過し，その結果，本件発明の進歩性を誤って否定したものであるから，違法として取り消されるべきである。
１本件発明に特有の構成による作用効果
本件発明は，下記の構成①ないし③を特長とするものであり，これらの構成を組み合わせることにより初めて20℃の温度条件下における点加圧戻り時間が16秒～36秒に調整できる低反発ポリウレタンフォームで，低反発性に優れるため，極めて良好な使用感を得ることができ，しかも優れた防臭性，吸湿性も得ることができるものである。
①特定ポリオールの混合比率（構成①）
本件発明は，ポリオール成分として，平均官能基数が２～４で水酸基価が30～60mgＫＯＨ／ｇのポリオールと平均官能基数が２～４で水酸基価が200～270mgＫＯＨ／ｇのポリオールの混合物を用いる。
②粘度（構成②）
この特定混合のポリオール成分の粘度が400～600cpに調整されている。
③炭素粉（構成③）
炭素粉を配合すると低反発性ポリウレタンフォームが硬くなり，点加圧戻り時間が早くなる傾向がある（本件明細書の段落【００１７】）。
２実験成績証明書が示す作用効果
実験成績証明書（甲第１８号証）記載のとおり，次の実験結果が得られており，本件発明は，上記の構成①ないし③を組み合わせて初めて，当業者ならば，点加圧戻り時間を16秒～36秒の範囲内に調整することのできる発明である。
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(1)ＪＩＳ－Ｋ６４００－３で規定される反発弾性率と本件発明でいう点加圧戻り時間とは全く相関性がない（「点加圧戻り時間」とは，ある一定の温度条件下において，先端が鋭利な試験棒（長さ10cm，直径25mm）によって５０×３８０×３８０(mm)の試験片を最大圧縮した後に，負荷を取り除いてから元の厚さに復元するまでの時間をいう。）。
(2)粘度範囲400～600cpのみで，本件発明の効果を奏する。(3)炭素粉は，粒径が１０ミクロンから２００ミクロンと細かくなると，点加圧戻り時間が遅くなり，点加圧戻り時間の調整に貢献する（実験例５及び６参照）。
第４被告の反論の骨子
本件発明の効果も格別予期しがたいものではないとした決定の判断は正当であり，決定を取り消すべき理由はない。
１本件発明の特有の構成による作用効果
原告は，構成①について「特定ポリオールの混合比率」と記載しているが，本件発明の構成①に比率は規定されていない。また，構成③の「炭素粉を配合すると低反発性ポリウレタンフォームが硬くなり，点加圧戻り時間が早くなる傾向がある」は，特許請求の範囲に記載された構成を示すものではない。本件発明の特有の構成は，Ａ：「ポリオール成分として平均官能基数が２～４で，水酸基価が30～60mgＫＯＨ／ｇのポリオールと，平均官能基数が２～４で，水酸基価が200～270mgＫＯＨ／ｇのポリオールの混合物を用いる。」，Ｂ：「ポリオール成分の粘度が400～600cpに調整されている。」，Ｃ：「炭素粉」との構成である。
しかし，本件明細書には，「Ａ～Ｃの構成を組み合わせることにより，初めて20℃の温度条件下における点加圧戻り時間が16秒～36秒に調整できる」ことを直接明示する記載はなく，点加圧戻り時間の奏する効果についても何ら記載されていない。また，本件明細書には，炭素粉が点加圧戻り時間を16秒～36秒
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の範囲内に調整するための構成であることは記載されていないし，粘度400～600cpとすることが点加圧戻り時間を16秒～36秒の範囲内に調整するための構成であることも記載されていない。
以上のとおり，原告が主張する，構成①ないし③を組み合わせることにより「初めて20℃の温度条件下における点加圧戻り時間が16秒～36秒に調整できる」ことは，本件明細書の記載に基づくものではない。
２実験成績証明書が示す作用効果
甲第１８号証の実験は，ポリオール成分Ⅰ，ポリオール成分Ⅱ，イソシアネート成分として具体的に何を用いたのかが不明であり，具体的な平均官能基数，水酸基価も不明である。
実験例５と６では炭素粉粒径が細かい方（実験例５）が，点加圧戻り時間が３１秒であるのに対し，大きい方（実験例６）は３６秒であり，本件明細書の表１の実施例１と２の結果と逆の結果となっている。


実験例３，５，６を比較すると，炭素粉無添加の場合（実験例３）の方が，添加した場合（実験例５，６）に比して点加圧戻り時間が遅いのに対し，本件明細書の表１では比較例１が実施例１～３に対して遅いとはいえない。実験例１～４は炭素粉を含まない例であり，この例によっては本件発明における粘度限定の効果を認めることはできない。
したがって，甲第１８号証の実験成績証明書は本件明細書の記載と矛盾するものであって，この結果を直ちに信頼することはできない。仮に，甲第１８号証の実験結果が信頼できるとしても，本件発明１はポリオール成分，イソシアネート成分，炭素粉の配合割合については何ら限定されていないものであり，また炭素粉の粒径も限定されていないものであるから，特定の実験例における作用効果が本件発明１において常に生ずるものとすることはできない。
第５当裁判所の判断
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１原告は，決定が本件発明の顕著な作用効果を看過した結果，本件発明の進歩性を誤って否定したと主張する。
(1)本件発明に特有の構成による作用効果
原告は，本件発明に特有の前記構成①ないし③を組み合わせることにより初めて20℃の温度条件下における点加圧戻り時間が16秒～36秒に調整できる低反発ポリウレタンフォームで，低反発性に優れるため，極めて良好な使用感を得ることができ，しかも優れた防臭性，吸湿性も得ることができると主張する。
本件明細書（甲第１５号証の全文訂正明細書）には，以下の記載がある。ｱ「本発明は，炭素粉を含有した低反発性ポリウレタンフォームに関し，その目的は，幅広い粒度の炭素粉が低反発性ポリウレタンフォーム中に分散されて保持されているために，優れた防臭性や吸湿性を有するとともに，含有された炭素粉が脱落することがない低反発性ポリウレタンフォームを提供することにある。尚，本発明における低反発とは，ＪＩＳＫ６４０１に基づいて算出された反発弾性率が30％以下のもののことをいう。」
（段落【０００１】）
ｲ「本発明の解決課題は，幅広い粒度の炭素粉が低反発性ポリウレタンフォーム中に分散されて保持されているために，優れた防臭性や吸湿性を有するとともに，含有された炭素粉が脱落することがない低反発性ポリウレタンフォーム及びこの低反発性ポリウレタンフォームの好適な製造を提供することにある。」（段落【０００５】）
ｳ「反発弾性率は30％以下，好ましくは０～20％，より好ましくは０～15％とされる。反発弾性率が30％を超える場合は，良好な低反発性を有するフォームが得られないからである。」（段落【００１６】）ｴ「特に20℃の温度条件下における点加圧戻り時間が36秒以下となるように調整された低反発性ポリウレタンフォームとすることが望ましい。この理
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由は，20℃の温度条件下における点加圧戻り時間が36秒以下となるように調整することで，低反発性に優れるために，例えばクッション材として使用した場合，極めて良好な使用感が得られるとともに，優れた防臭性，吸湿性を得ることができるからである。」（段落【００１６】）ｵ「『点加圧戻り時間』とは，ある一定の温度条件下において，先端が鋭利な試験棒（長さ10cm，直径25mm）によって50×380×380（mm）の試験片を最大圧縮した後に，負荷を取り除いてから元の厚さに復元するまで時間のことをいう。」（段落【００１６】）
ｶ「炭素粉を配合すると低反発性ポリウレタンフォームが硬くなり点加圧戻り時間が早くなる傾向がある。これを防ぐために可塑剤を添加すると良い。」（段落【００１７】）
ｷ「【実施例】・・・ポリオール成分としては，ダウ・ポリウレタン日本株式会社製のボラノールＶ３０２２Ｊ（商品名）と三井武田ケミカル株式会社製のＭＮ７００（商品名）を等量混合して使用した。またイソシアネート成分としては，トルエンジイソシアネート（ＴＤＩ－８０）を使用した。触媒としては，スタナスオクトエートを，炭素粉としては備長炭を，それぞれ使用した。」（段落【００２６】），「（試験例；硬さ及び戻り時間の測定）・・・硬さをＪＩＳ－Ｋ６４００に規定される方法に基づいて測定した。即ち，50×380×380（mm）の試験片を200mmφの加圧円盤を取り付けた硬さ試験機を用いて，加圧前の厚さの75％に予備圧縮したのちに，毎分100mmの速度で元の厚さの25％まで圧縮したときの荷重値を測定した。また，上記・・・各試料に20℃の温度条件下において一定の負荷を加えた後に，この負荷を取り除き，負荷により形成された窪みが負荷を全く加えていない状態にまで戻るまでの時間（点加圧戻り時間）を測定した。結果を表１に示す。」（段落【００２８】），「表１の結果の通り，炭素粉を含有した低反発性ポリウレタンフォームは，炭素粉を含有していない低反
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発性ポリウレタンフォームと略同等の性質を有することが分かる。」（段落【００３０】）
ｸ表１には，成分の組成と測定結果が記載され，実施例１～５として，点加圧戻り時間が16秒～36秒のものが，比較例１として，点加圧戻り時間が19秒のものが記載されている。（段落【００２９】）ｹ「【発明の効果】・・・本発明に係る炭素粉を含有した低反発性ポリウレタンフォームは，炭素粉が分散されて保持されているために，防臭性，吸湿性に優れた低反発性ポリウレタンフォームである。しかも，低反発性ポリウレタンフォーム中におけるカビやダニの発生を抑制することができ，また遠赤外線効果も期待することができる。また，炭素粉が低反発性ポリウレタンフォーム中に分散されて保持されているために見た目にも美しい。本発明に係る炭素粉を含有した低反発性ポリウレタンフォームの製造方法は，幅広い粒径の炭素粉を低反発性ポリウレタンフォーム中に分散させて保持させることが可能であり，含有された炭素粉は低反発性ポリウレタンフォームから脱落することがない。」（段落【００３４】～【００３５】）


本件明細書の上記ｱ及びｳによれば，本件発明の発明特定事項である「低反発性」とは，反発弾性率（ＪＩＳＫ６４０１）が30％以下のことである。これに対し，「20℃の温度条件下における点加圧戻り時間が16秒～36秒」は，発明特定事項ではなく，上記ｴによれば，特にそのような条件下で36秒以下に調整したときには，単に低反発性というだけではなく，「低反発性に優れる」，「極めて良好な使用感が得られる」から望ましいというものであって，本件発明の一態様にすぎないものであり，本件発明の目的や効果に関する記載（上記ｲ，ｹ）やその他の記載をみても，本件明細書には，この点が本件発明の目的や効果であるとの記載はされていない。したがって，本件発明によれば常に「20℃の温度条件下における点加圧戻り時間が16秒～36秒に調整で
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き，低反発性に優れるため，極めて良好な使用感を得ることができる」ものとは解されない。
また，上記ｸのとおり，実施例には点加圧戻り時間が16秒～36秒のものが記載されているが，実施例に示されたもの以外については，本件明細書に，点加圧戻り時間をどのようにして16秒～36秒の範囲に調整するかに関する具体的な記載がない。上記の実施例にしても，表１をみると，例えば，実施例１と実施例３は同じ材料，同じ条件で調製されているのに，点加圧戻り時間は一方は25秒，他方は36秒と異なり，再現性がないし，また，炭素粉を配合しない比較例１が19秒であるのに，配合した実施例１～３は25秒，21秒，36秒と遅く，上記ｶと矛盾する結果となっている。これらをみても，本件発明によって常に「20℃の温度条件下における点加圧戻り時間が16秒～36秒に調整でき，低反発性に優れるため，極めて良好な使用感を得ることができる」ということはできない。
さらに，原告の主張によれば，「点加圧戻り時間が16秒～36秒」は，「低反発性に優れる」，「極めて良好な使用感を得ることができる」という効果の尺度とされているといえる。ところが，「点加圧戻り時間」なるものは，当業界で慣用されているものと認めるに足りる証拠はないから，本件発明の効果を評価するためには，上記「点加圧戻り時間が16秒～36秒」が意味するところが的確に理解できる必要がある。しかし，本件明細書の上記ｵ及びｷをみても，「点加圧戻り時間」の定義に「先端が鋭利な試験棒」など不明瞭な記載を含んでいる上，負荷の大きさ，負荷をかける速度や継続時間の条件が不明であり，前記の実施例１と実施例３との関係のように，再現性も疑わしいから，当業者がこれを明確に理解することができるものとは認められず，「点加圧戻り時間」による本件発明の効果の評価は困難である。以上のとおりであるから，原告の上記主張を採用することはできない。
(2)実験成績証明書が示す作用効果
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ｱ原告は，ＪＩＳ－Ｋ６４００－３で規定される反発弾性率と本件発明でいう点加圧戻り時間とは全く相関性がないと主張するところ，これは，決定が，「本件発明１の効果も格別予期しがたいものではない。」と判断するに当たって，「点加圧戻り時間についても，刊行物１３の（実施例及び比較例）には反ぱつ弾性率が30以下のもので圧縮後の回復時間（秒）が16～36秒のポリウレタンフォームの実験例も数多く示されており」と説示している点をとらえて，決定は両者に相関性があるとしているとして，これを非難する趣旨と解される。
しかし，決定は，本件明細書の上記ｱの記載に沿って，本件発明における「低反発」が反発弾性率（ＪＩＳＫ６４０１）で30％以下を意味することを前提として「反ぱつ弾性率が30以下のもので」と摘示したものであって，反発弾性率と点加圧戻り時間に相関性があるとの説示をしたものではないから，原告の上記非難は当たらない。
なお，上記刊行物１３（特開昭６２－７９２１７号公報，甲第１３号証）には，①「粘着付与剤は得られたフォームに粘着性を付与してフォームの圧縮後の回復を遅くし，フォームに制振性能を与える。・・・この発明で使用できる粘着付与剤としては，高級炭化水素樹脂・・・水素添加ロジンエステル・・・などがある」（２頁左下欄17行～右下欄16行），②「可塑剤は・・・配合比率が多くなりすぎるとフォーム自体のベタツキが大きく・・・圧縮後のフォームの回復時間が短く制振効果が期待できない。・・・粘着付与剤に粘着性を与えるためには可塑剤の併用が必要であり・・・添加量が少なすぎると粘着性が不十分となり，圧縮後の回復時間が短かく制振効果が期待できない。・・・使用できる可塑剤としては，フタル酸エステルなど・・・がある。」（３頁左上欄７行～右上欄３行），③実施例１～４及び比較例１～５のポリウレタンフォームについて，その原料配合及び性能の測定結果を示した表－１によれば，圧縮後の回復時間（秒）が，実施例１～４は順に「1
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9」，「310」，「21」，「20」，比較例１～５は順に「25」，「17」，「３」，「３」，「２」であること（３頁下欄）が記載されているが，「圧縮後の回復時間」の定義は記載されておらず，これが本件明細書記載の「点加圧戻り時間」と同じであるということはできない。しかし，決定が刊行物１３に言及したのは，「従来そのような圧縮後の回復時間が長いものが得られていなかった訳ではなく・・・，点加圧戻り時間が16～36秒のウレタンフォームが特に本件発明１で初めて得られたというものであるとはいい難いのであるから，」と説示しているように，「点加圧戻り時間が16秒～36秒」で表現されるような物性をもつウレタンフォームが特に本件発明１で初めて得られたというものであるとはいい難いことの例示として挙げたものにすぎず，刊行物１３の「圧縮後の回復時間」が「点加圧戻り時間」と同じであることを前提としているものでないことは明らかであるから，刊行物１３の「圧縮後の回復時間」と本件明細書記載の「点加圧戻り時間」とが同じであるといえないことは，決定の判断を左右することになるものではない。ｲ原告は，甲第１８号証の実験結果から，粘度範囲400～600cpのみで，本件発明の効果を奏するとか，炭素粉は，粒径が１０～２００ミクロンと細かくなると，点加圧戻り時間が遅くなり，点加圧戻り時間の調整に貢献する（甲第１８号証の実験例５及び６）と主張する。


平成１３年（行ケ）第４６４号　特許取消決定取消請求事件
判　　　　決
原　告　三井化学株式会社
訴訟代理人弁理士　鈴木俊一郎、牧村浩次、鈴木亨、八本佳子、森栄五、辻野利
永子
被　告　特許庁長官　及川耕造
指定代理人　村上騎見高、谷口浩行、森田ひとみ、林栄二
主　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
「特許庁が平成１１年異議第７１８５３号事件について平成１３年８月２７日にした決定中「特許第２８２５９１０号の請求項１、４に係る特許を取り消す。」との部分を取り消す。」との判決。
第２　事案の概要
１　特許庁における手続の経緯
原告は、名称を「オレフィン重合用固体触媒およびオレフィンの重合方法」とする特許第２８２５９１０号発明（特願平２－３２０９０号。平成２年２月１３日特許出願、平成１０年９月１１日設定登録）の特許権者である。本件特許について異議申立てがあり、平成１１年異議第７１８５３号事件として審理され、平成１２年９月２６日に訂正請求がされた後、平成１３年８月２７日「訂正を認める。特許第２８２５９１０号の請求項１、４に係る特許を取り消す。同請求項２ないし３に係る特許を維持する。」との決定があり、その謄本は、平成１３年９月１７日、原告に送達された。
２　本件発明（本訴審理の範囲に係る本件特許の請求項１及び４に係る発明）の要旨（「および」を「及び」と、「または」を「又は」と表記。以下同じ）
(1)　請求項１に係る発明（本件発明１）
［Ａ１］ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３及びＭｇＯからなる群から選ばれる少なくとも一種の成分を主成分として含有する無機酸化物担体であって、１５０～１０００℃で焼成して得られ、その粒径が１０～２００μｍの範囲にある微粒子状担体と［Ｂ］シクロアルカジエニル骨格を有する配位子を１個含みかつホウ素元素を含有するアニオンを含む、ジルコニウム、ハフニウム又はチタンから選ばれる遷移金
属の化合物と
から形成されていることを特徴とするオレフィン重合用固体触媒。
(2)　請求項４に係る発明（本件発明４）
請求項第１項ないし第３項（判決注・請求項第２項、第３項に係る発明の記載は省略）のいずれかに記載のオレフィン重合用固体触媒の存在下に、オレフィンを重合又は共重合させることを特徴とするオレフィンの重合方法。
３　決定の理由の要点
(1)　訂正の適否
(1)－１　訂正の内容
ア．訂正事項ａ
特許請求の範囲の請求項１の
「［Ａ］微粒子状担体と
［Ｂ］シクロアルカジエニル骨格を有する配位子を含みかつホウ素元素を含有するアニオンを含む、ジルコニウム、ハフニウム又はチタンから選ばれる遷移金属の
化合物と
から形成されていることを特徴とするオレフィン重合用固体触媒。」を、「［Ａ１］ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３及びＭｇＯからなる群から選ばれる少なくとも一種の成分を主成分として含有する無機酸化物担体であって、１５０～１０００℃で焼成して得られ、その粒径が１０～２００μｍの範囲にある微粒子状担体と［Ｂ］シクロアルカジエニル骨格を有する配位子を１個含みかつホウ素元素を含有するアニオンを含む、ジルコニウム、ハフニウム又はチタンから選ばれる遷移金
属の化合物と
から形成されていることを特徴とするオレフィン重合用固体触媒。」と訂正する。
イ．訂正事項ｂ
特許請求の範囲の請求項２の
「［Ａ］微粒子状担体と
［Ｂ］シクロアルカジエニル骨格を有する配位子を含みかつホウ素元素を含有するアニオンを含む、ジルコニウム、ハフニウム又はチタンから選ばれる遷移金属の
化合物と
から形成されていることを特徴とするオレフィン重合用固体触媒に、オレフィンを予備重合してなることを特徴とするオレフィン重合用固体触媒。」を、
「［Ａ］微粒子状担体と
［Ｂ］シクロアルカジエニル骨格を有する配位子を１個含みかつホウ素元素を含有するアニオンを含む、ジルコニウム、ハフニウム又はチタンから選ばれる遷移金
属の化合物と
から形成されているオレフィン重合用固体触媒に、オレフィンを予備重合してなることを特徴とするオレフィン重合用固体触媒。」と訂正する。
ウ．訂正事項ｃ
特許請求の範囲の請求項３の
「［Ａ］微粒子状担体と
［Ｂ］シクロアルカジエニル骨格を有する配位子を含みかつホウ素元素を含有するアニオンを含む、ジルコニウム、ハフニウム又はチタンから選ばれる遷移金属の
化合物と
が含まれた懸濁液中でオレフィンを予備重合させることにより形成されることを特徴とするオレフィン重合用固体触媒。」を、
「［Ａ］微粒子状担体と
［Ｂ］シクロアルカジエニル骨格を有する配位子を１個含みかつホウ素元素を含有するアニオンを含む、ジルコニウム、ハフニウム又はチタンから選ばれる遷移金
属の化合物と
が含まれた懸濁液中でオレフィンを予備重合させることにより形成されることを特徴とするオレフィン重合用固体触媒。」と訂正する。
エ．訂正事項ｄ
明細書第５頁第４行（特許公報第２頁第３欄第４４行）の
「［Ａ］微粒子状担体と」との記載を、
「［Ａ］微粒子状担体、例えば（判決注・原文に「たとえば」とあるのは「例えば」と表記。以下同じ）［Ａ１］ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３及びＭｇＯからなる群から選ばれる少なくとも一種の成分を主成分として含有する無機酸化物担体であって、１５０～１０００℃で焼成して得られ、その粒径が１０～２０００μｍの範囲にある微粒子状担体と」との記載に訂正する。
オ．訂正事項ｅ


明細書第５頁第５～６行（特許公報第２頁第３欄第４５行）、第６頁第１３～１４行（特許公報第２頁第４欄第２１行）及び第７頁第１６行（特許公報第２頁第４欄第４１行）の「配位子を含み」との記載を、「配位子を１個含み」との記載に訂正する。
カ．訂正事項ｆ
明細書第８頁第７～１４行（特許公報第３頁第５欄第３～９行）の「少なくとも１個のＬは……シクロアルカジエニル骨格」との記載を、「１個のＬはシクロアルカジエニル骨格を有する配位子であり、シクロアルカジエニル骨格」との記載に訂正する。
キ．訂正事項ｇ
明細書第９頁第１１～１７行（特許公報第３頁第５欄第２２～２７行）の「上記のようなシクロアルカジエニル骨格……結合されていてもよい。」との記載を削除する。
ク．訂正事項ｈ
明細書第１０頁第１２行～第１４頁第１０行（特許公報第３頁第５欄第４１行～第４頁第７欄第１６行）の「以下、Ｍがジルコニウムである……遷移金属化合物を用いることもできる」との記載を削除する。
ケ．訂正事項ｉ
明細書第２４頁第１４行（特許公報第５頁第１０欄第５０行）、第２７頁第１７行（特許公報第６頁第１２欄第４行）、第２７頁第１９行（特許公報第６頁第１２欄第６行）及び第２８頁第９行（特許公報第６頁第１２欄第１４行）の「実施例１」との記載を、「参考例１」との記載に訂正する。
コ．訂正事項ｊ
明細書第２７頁第３行（特許公報第６頁第１１欄第４２行）の「実施例２」との記載を、「参考例２」との記載に訂正する。」
(1)－２　訂正の目的の適否、訂正の範囲の適否、及び特許請求の範囲の拡張・変
更の存否
上記訂正事項ａないしｃは、特許請求の範囲の減縮を目的とした明細書の訂正に該当し、また、訂正事項ｄ～ｊは、上記訂正事項ａないしｃに付随的に生じる発明の詳細な説明の記載の不備を解消するものであって、明瞭でない記載の釈明を目的とした明細書の訂正に該当し、いずれも、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(1)－３　訂正の可否に関するむすび
以上のとおりであるから、上記訂正は、特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号）附則６条１項の規定によりなお従前の例によるとされる、特許法１２０条の４第３項において準用する特許法１２６条１項ただし書き、２項及び３項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
(2)　特許異議の申立ての概要
(2)－１　特許異議申立人日本ポリオレフィン株式会社（申立人１）は、異議甲第１号証（特願平３－５０３３２１号（特表平５－５０２９０６号公報））、異議甲第２号証（特開昭６３－１５２６０８号公報）及び異議甲第３号証（特表平１－５０２０３６号公報）を提出し、訂正前の請求項１～４に係る発明の特許は特許法２９条の２及び２９条２項の規定に違反してなされたものであるから、訂正前の請求
項１～４に係る発明の特許を取り消すべき旨、
(2)－２　特許異議申立人旭化成工業株式会社（申立人２）は、異議甲第１号証（特願平３－５０３３２１号（特表平５－５０２９０６号公報））、異議甲第２号証（特願平２－２４２８６１号（特開平３－１３９５０４号公報））、異議甲第３号証（特表平１－５０２０３６号公報）、異議甲第４号証（国際公開第８８／０５０５８号パンフレット）、異議甲第５号証（D.G.H.BALLARD,TransitionMetalAlkylCompoundsas   PolymerizationCatalysts,JOURNAL   OFPOLYMERSCIENCEPolymerChemistryEdition,   Vol.13,pp.2191-2212(1975))、異議甲第６号証（V.A.Zakharov及びYu.I.Yermakov,   CATAL.REV.-SCI.   ENG.,19(1),pp.67-77)、異議甲第７号証（特開昭５７－１８２３０３号公報）及び異議甲第８号証（特開昭５４－１４８０９３号公報）を提出し、訂正前の請求項１～４に係る発明の特許は特許法２９条の２、２９条１項３号及び２９条２項の規定に違反してなされたものであるから、訂正前の請求項１～４に係る発明の特許を取り消すべき旨、
それぞれ主張している。
(3)　特許異議の申立てについての判断
(3)－１　本件発明
訂正明細書の請求項１に係る発明（本件発明１）は、訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される次のとおりのものである。「［Ａ１］ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３及びＭｇＯからなる群から選ばれる少なくとも一種の成分を主成分として含有する無機酸化物担体であって、１５０～１０００℃で焼成して得られ、その粒径が１０～２００μｍの範囲にある微粒子状担体と［Ｂ］シクロアルカジエニル骨格を有する配位子を１個含みかつホウ素元素を含有するアニオンを含む、ジルコニウム、ハフニウム又はチタンから選ばれる遷移金
属の化合物と
から形成されていることを特徴とするオレフィン重合用固体触媒。」訂正明細書の請求項２に係る発明（本件発明２）は、訂正明細書の特許請求の範囲の請求項２に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
「［Ａ］微粒子状担体と
［Ｂ］シクロアルカジエニル骨格を有する配位子を１個含みかつホウ素元素を含有するアニオンを含む、ジルコニウム、ハフニウム又はチタンから選ばれる遷移金属
の化合物と
から形成されているオレフィン重合用固体触媒に、オレフィンを予備重合してなることを特徴とするオレフィン重合用固体触媒。」
訂正明細書の請求項３に係る発明（本件発明３）は、訂正明細書の特許請求の範囲の請求項３に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
「［Ａ］微粒子状担体と


［Ｂ］シクロアルカジエニル骨格を有する配位子を１個含みかつホウ素元素を含有するアニオンを含む、ジルコニウム、ハフニウム又はチタンから選ばれる遷移金
属の化合物と
が含まれた懸濁液中でオレフィンを予備重合させることにより形成されることを特徴とするオレフィン重合用固体触媒。」
訂正明細書の請求項４に係る発明（本件発明４）は、訂正明細書の特許請求の範囲の請求項４に記載された事項により特定される次のとおりのものである。「請求項第１項ないし第３項のいずれかに記載のオレフィン重合用固体触媒の存在下に、オレフィンを重合又は共重合させることを特徴とするオレフィンの重合方法。」
(3)－２　引用発明
異議審が平成１２年７月１４日付で通知した取消しの理由に引用した特許出願（特願平２－２４２８６１号（特開平３－１３９５０４号公報＝申立人２が提出した異議甲第２号証参照）明細書（引用明細書）には、
i)「１．次式
ＣｐＭＸｎ＋Ａ－〔式中、Ｃｐは任意に置換分を介してＭに共有結合する、単一のη５－シクロペンタジエニル又はη５－置換シクロペンタジエニル基であり；Ｍは該シクロペンタジエニル又は置換シクロペンタジエニル基にη５結合様式で結合する周期律表の第３－１０族（グループ）又はランタナイド系列の金属であり；Ｘはそれぞれの場合にハイドライドであるか又は２０個までの非水素原子をもつ、ハロ，アルキル，アリール，シリル，ジヤーミル，アリールオキシ，アルコキシ，アミド，シロキシ，及びそれらの組合せ、及び２０個までの非水素原子をもつ中性ルイス塩基リガンドから選ばれた部分であり；あるいは任意に１つのＸはＣｐと一緒になってＭと２０個までの非水素原子との金属含有環を形成し；
ｎはＭの原子価に応じて１又は２であり；そして
Ａ－はブレンステツド酸塩の非配位性の相溶性アニオンである〕に相当するモノシクロペンタジエニル又は置換モノシクロペンタジエニル金属錯体含有化合物。
……
５．Ｍがチタン又はジルコニウムである請求項１～４のいづれか１項記載の化合物。
……
９．Ａがテトラキス・ペンタフルオロフエニルボレートである請求項１～８のいづれか１項記載の化合物。
１０．ＣｐＭＸｎ＋１（Ｃｐ，Ｍ，Ｘ及びｎは請求項１に定義したとおりである）に相当する第１成分を式〔Ｌ－Ｈ〕＋〔Ａ－〕（Ｌは中性ルイス塩基であり、Ａは請求項１に定義したとおりである）に相当する第２成分と不活性非プロトン性溶媒中で接触させることを含むことを特徴とする請求項１に記載の化合物の製造法。１１．第２成分が式〔Ｌ－Ｈ〕＋〔ＢＱ４〕－（Ｌは中性ルイス塩基であり；Ｑはそれぞれの場合に独立に２０個までの炭素のハイドライド，ジアルキルアミド，ハライド，アルコキサイド，……から選ばれる；ただしＱハライドは１個以下である）に相当する請求項１０記載の方法。
１２．Ｑがそれぞれの場合にペンタフルオロフエニルである請求項１１記載の方法。
１３．第１成分がペンタメチルシクロペンタジエニルチタンジアルコキサイド又はペンタメチルシクロペンタジエニルチタンジアルキル（ただし該アルコキサイド基又は該アルキル基上には１～４個の炭素が存在する）であり、第２成分がトリアルキルアンモニウムテトラキス・ペンタフルオロフエニルボレートである請求項１２記載の方法。
……
１５．１種又はそれ以上の付加重合性モノマーを付加重合条件下で配位重合触媒と接触させることによってポリマーを製造する付加重合法において、該触媒が請求項１～９のいづれか１項記載の化合物であることを特徴とする方法。１６．該モノマーがオレフイン、ジオレフイン又はアセチレン性化合物である請求項１５記載の方法。
１７．エチレンを均質重合させるか又はエチレンをＣ３～Ｃ８アルフアオレフインと共重合させる請求項１６記載の方法。
……」（特開平３－１３９５０４号公報特許請求の範囲参照）と記載され、さら
に、
ii)「本発明の化合物の製造に使用し得るモノシクロペンタジエル金属成分（第一成分）の例はチタン，ジルコニウム，ハフニウム……などの誘導体であるが、これらに限定されない。好ましい成分はチタン又はジルコニウムの化合物である。好適なモノシクロペンタジエニル金属化合物の例は、……例えばシクロペンタジエニルジルコニウムトリメチル，……シクロペンタジエニルチタントリメチル，……ペンタメチルシクロペンタジエニルハフニウムクロライド……などである。」（同公報第５頁左下欄第４行～第６頁右上欄第２行参照）、
iii)「本発明の触媒の製造に特に有用なホウ素含有第２成分は次の一般式によって表わすことができる。
〔Ｌ－Ｈ〕＋〔ＢＱ４〕－
ただし、Ｌは中性塩基であり；〔Ｌ－Ｈ〕＋はブレンステツド酸であり;Ｂは原子価３の状態のホウ素であり；そしてＱは前記定義のとおりである。本発明の改良触媒の製造に第２成分として使用し得るホウ素化合物の例は次のと
おりであるが、これらに限定されない：
トリアルキル置換アンモニウム塩例えばトリエチルアンモニウムテトラフエニルボレート，……など。また、Ｎ，Ｎ－ジアルキルアニリニウム塩例えばＮ，Ｎ－ジエチルアニリニウムテトラフエニルボレート……など、；ジアルキルアンモニウム塩例えばジ－（ｉ－プロピル）アンモニウムテトラキスペンタフルオロフエニルボレート……など；及びトリアリールホスホニウム塩例えばトリフエニルホスホニウムテトラフエニルボレート……など；も好適である。」（同公報第７頁左上欄第２行～左下欄第１行参照）、
iv)「本発明の触媒を製造する際に起る化学反応は、好ましいホウ素含有化合物を第２成分として使用するとき、下記に示す一般式を参照することによって表わすことができる。
ＣｐＭＸｎ＋１　＋　〔Ｌ－Ｈ〕＋〔ＢＱ４〕－
→〔ＣｐＭＸｎ〕＋＋〔ＢＱ４〕－　＋　Ｘ－Ｈ　＋　Ｌ〔式中の……の意味をもつ。〕」（同公報第９頁右上欄第１～６行参照）、V)「この触媒は均一触媒として又は好適な担体（例えばアルミナ又はシリカ）に坦持させた触媒として使用することができる。」（同公報第９頁右下欄第２～４行参照）、


vi)「触媒はエチレンを均一重合させるために又はエチレンとＣ３～Ｃ８α－オレフイン（スチレンを包含する）と共重合させてコポリマーを作るために使用される。」（同公報第１０頁左上欄第１～４行参照）と記載されている。同じく引用した刊行物（特表平１－５０２０３６号公報（申立人１が提出した異議甲第３号証、申立人２が提出した異議甲第３号証）。引用刊行物）には、i)「１．(a)プロトンと反応し得る最低１箇の置換基を含むビス（シクロペンタジエニル）金属化合物から成り、その金属がチタニウム、ジルコニウム及びハフニウムから成る群から選択される最低１種類の第一化合物と、プロトンを与えることのできるカチオン及び共有結合で配位した複数の親油性基から成り、中心の電荷をもった金属又はメタロイド原子をおおう単独の配位錯化合物であって、かさが大きく、不安定で、二化合物間の反応の結果生成する金属カチオンを安定化することのできるアニオンから成る最低１種類の第二化合物とを、適当な溶媒又は希釈剤中で
結合し；
(b)段階(a)における接触を、第二化合物のカチオンによって提供されるプロトンが上記ビス（シクロペンタジエニル）金属化合物に含まれる置換基と反応できるだ
けの十分な時間続け；
(c)活性触媒を直接生成物として、又は１種類又はそれ以上の直接生成物の分解産
物として、段階(b)から回収する
各段階からなる触媒の製法。
……
４．上記第二化合物が一般式〔Ｌ′－Ｈ〕＋〔ＢＡｒ１Ａｒ２Ｘ３Ｘ４〕－であらわさ
れ、
ここで：
Ｌ′は中性ルュイス塩基；
Ｈは水素原子；
〔Ｌ′－Ｈ〕＋はブレンステッド酸；
Ｂは原子価状態３の硼素；
Ａｒ１及びＡｒ２は安定架橋基によって互いに連結する同じか又は異なる芳香族又は置換芳香族炭化水素基であり；Ｘ３及びＸ４は、ハイドライド基、ハリド基、ヒドロカルビル及び置換ヒドロカルビル基、有機メタロイド基等から成る群から独立的
に選択される
先行請求項のいづれか１項に記載の方法。
……
１１．２～約１８箇の炭素原子を含むα－オレフィン、ジオレフィン及び／又はアセチレン性不飽和モノマー及び／又は２～約１８箇の炭素原子を含むアセチレン性不飽和化合物を単独で、又は互いに組み合わせて、又は他のモノマーと組み合わ
せて重合する方法であって、
(a)２～約１８箇の炭素原子を含むオレフィン、ジオレフィン及び／又はアセチレン性不飽和化合物を単独で、又は互いに組み合わせて、又は互いに組み合わせて、又は他のモノマーと組み合わせて、適当な担体、溶媒又は希釈剤中で、先行請求項いづれか１項に記載の方法によってあらかじめつくられたか或いは重合中にそのままの場所で（in　situ)つくられた触媒と接触させ、(b)段階(a)の接触を、１種類又は複数種類のモノマーの少くも一部を重合させるのに十分な時間続け；
(c)ポリマー生成物を回収する
各段階から成る方法。
……」（特許請求の範囲）が記載され、さらに、
ii)「本発明の改良触媒の製造において第一化合物として有用な第IV-B族金属化合物；すなわちチタニウム、ジルコニウム及びハフニウム化合物は、チタニウム、ジルコニウム、ハフニウムのビス（シクロペンタジエニル）誘導体である。」（第６頁左下欄第２１～２５行）、
iii)「本発明の改良触媒の製造に用いられるビス（シクロペンタジエニル）ジルコニウム化合物の例証的だが制限的でない実施例は、……ビス（シクロペンタジエニル）ジルコニウムジメチル、……ビス（メチルシクロペンタジエニル）ジルコニウムジハイドライド……等である。
例証的ビス（シクロペンタジエニル）ハフニウム及びビス（シクロペンタジエニル）チタニウム化合物の同様なリストも作成することができるが、それらのリストはビス（シクロペンタジエニル）ジルコニウム化合物に関して既に示したリストとほとんど同じであるから、そのようなリストは完全な開示には必要ないようにみえる。」（第７頁右上欄第１行～第８頁右下欄第７行）、iv)「本発明の改良触媒の製造において第二成分として用いられる硼素化合物の例証的だか制限的でない例は、トリアルキル置換アンモニウム塩、例えばトリエチルアンモニウムテトラ（フェニル）硼素……等；Ｎ，Ｎ－ジアルキルアニリニウム塩、例えばＮ，Ｎ－ジメチルアニリニウムテトラ（フェニル）硼素……等；ジアルキルアンモニウム塩、例えばジ（ｉ－プロピル）アンモニウムテトラ（ペンタフルオロフェニル）硼素……等；及びトリアリールホスホニウム塩、例えばトリフェニルホスフォニウムテトラ（フェニル）硼素……等である。」（第９頁右下欄第６行～第１０頁左上欄第７行）、
v)「本発明の触媒の形成時におこる化学反応は、より好ましい硼素含有化合物が第二成分として用いられる場合は、ここに示す次のような一般式を参照してあらわ
される：
１．（Ａ－Ｃｐ）ＭＸ１Ｘ２　＋　〔Ｌ′－Ｈ〕＋〔ＢＡｒ１Ａｒ２Ｘ３Ｘ４〕－→〔（Ａ－Ｃｐ）ＭＸ１〕＋〔ＢＡｒ１Ａｒ２Ｘ３Ｘ４〕－　＋　ＨＸ２　＋Ｌ′
又は
〔（Ａ－Ｃｐ）ＭＸ２〕＋〔ＢＡｒ１Ａｒ２Ｘ３Ｘ４〕－　＋　ＨＸ１　＋Ｌ′
……
上記の反応式において、数字は、有用な第IV－Ｂ族金属－メタロセン化合物（第一成分）の一般式と組み合わせて示される数字と対応する。」（第１１頁右上欄第１７行～左下欄第９行）と記載されている。
(3)－３　本件発明１及び４についての対比・判断


(i)引用明細書には、式ＣｐＭＸｎ＋Ａ－で表される化合物であって、Ｃｐは任意に置換分を介してＭに共有結合する、単一のｎ５－シクロペンタジエニル又はｎ５－置換シクロペンタジエニル基であり、Ｍがジルコニウム、ハフニウム又はチタンであり、Ａ－がテトラキス・ペンタフルオロフェニルフェニルボレート等のホウ素元素を含有するアニオンである化合物をオレフィンの重合又は共重合のための触媒とすることが記載されている。この化合物におけるＣｐＭＸｎ＋は「シクロアルカジエニル骨格を有する配位子」に該当するから、この化合物は「シクロアルカジエニル骨格を有する配位子を１個含みかつホウ素元素を含有するアニオンを含む、ジルコニウム、ハフニウム又はチタンから選ばれる遷移金属の化合物」であって、本件請求項１における［Ｂ］化合物とは異なるところがない。
さらに引用明細書には、該触媒をアルミナ、シリカ等の好適な担体に坦持して使用することも記載されている。そして、該「アルミナ、シリカ等」は「ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３及びＭｇＯからなる群から選ばれる少なくとも一種の成分を主成分として含有する無機酸化物」に相当する。そして引用明細書には、該「好適な担体」が「１５０～１０００℃で焼成して得られ、その粒径が１０～２００μｍの範囲にある微粒子状担体」であることは明示されていないが、オレフィン重合用固体触媒に用いられる担体として「１５０～１０００℃で焼成して得られ、その粒径が１０～２００μｍの範囲にある微粒子状担体」は本件出願前に周知慣用のものであるといえるから（例えば、米国特許明細書第４２８４５２７号、特開平１－１０１３１５号公報、特開昭６１－２９６００８号公報、特開昭６３－８９５０５号公報、特開昭５５－３４５９号公報、特開昭５３－３９８５号公報、特開昭５２－１１７８８７号公報及び特開昭６３－５１４０５号公報参照）、引用明細書に記載の「好適な担体」は、実質的に、「１５０～１０００℃で焼成して得られ、その粒径が１０～２００μｍの範囲にある微粒子状担体」をも意味しているというべきである。してみると、引用明細書に記載の微粒子状担体と本件請求項１における［Ａ１］微粒子状担体とは異なるところがない。
なお、特許権者（原告）は平成１３年５月１日付け回答書で、市販されている触媒担体の中には本件請求項１にいう担体とは異なる粒径のものがあることをもって、引用明細書に記載の「好適な担体」は本件請求項１にいう微粒子状担体とは異なる旨主張するが、オレフィン重合用固体触媒に用いられる担体をしてその粒径が１０～２００μｍの範囲にある微粒子状担体が周知である以上、同じくオレフィン重合用固体触媒に用いられる担体として本件請求項１にいう担体を排除すべき理由はない。
したがって、引用明細書には本件発明１のオレフィン重合用固体触媒が記載されているということができる。また、引用明細書には、該触媒を用いてオレフィンを重合又は共重合することも記載されているから、本件発明４の重合方法も記載されているということができる。
したがって、本件発明１及び４は、引用明細書に記載された発明と同一である。また、引用明細書に係る特許出願の優先権主張の基礎とされた米国特許出願１９８９年第４０７１６９号の明細書には、引用明細書に記載の上記事項と同様の事項が記載されていると認められるから、引用明細書に係る特許出願は、特許法２９条の２に規定する「当該特許出願の日前の他の特許出願」に該当するものである。また、本件発明１及び４の発明者が引用明細書に記載された発明の発明者と同一の者であるとも、本件出願時においてその出願人が引用明細書に係る特許出願の出願人と同一であるとも認められない。
以上のとおりであるから、本件発明１及び４の特許は特許法２９条の２の規定に違反してなされたものである。
(ii)引用刊行物には、プロトンと反応し得る最低１個の置換基を含むビス（シクロペンタジエニル）金属化合物であって、該金属がジルコニウム、ハフニウム又はチタンである第一化合物と一般式〔Ｌ′－Ｈ〕＋〔ＢＡｒ１Ａｒ２Ｘ３Ｘ４〕－で表される、ホウ素元素を含有する第二化合物を適当な担体中で製造してオレフィン重合用触媒を製造する方法が記載されていると認められ、該方法で製造された触媒は、シクロアルカジエニル骨格を有する配位子を２個含みかつホウ素元素を含有するアニオンを含む、ジルコニウム、ハフニウム又はチタンから選ばれる遷移金属の化合物と担体から形成されてなる触媒に相当するものといえる。そして、引用刊行物には、シクロアルカジエニル骨格を有する配位子を１個とすることは記載されていないが、配位子の個数によって化合物の性質が異質なものとなるものではないことは当業界の技術常識であり、また本件明細書中には配位子の個数により触媒としての性質が異質なものとなることを示す記載もない。また、引用刊行物には、該「適当な担体」が「１５０～１０００℃で焼成して得られ、その粒径が１０～２００μｍの範囲にある微粒子状担体」であることは明示されていないが、上記(i)に示したとおり、オレフィン重合用固体触媒に用いられる担体として「１５０～１０００℃で焼成して得られ、その粒径が１０～２００μｍの範囲にある微粒子状担体」は本件出願前より当業者に周知慣用のものであると認められるから、引用刊行物に記載の「適当な担体」は、実質的に、「１５０～１０００℃で焼成して得られ、その粒径が１０～２００μｍの範囲にある微粒子状担体」をも意味しているというべきであって、本件請求項１に記載の微粒子状担体と異なるところがない。したがって、引用刊行物には本件発明１のオレフィン重合用固体触媒が記載されているということができる。また、引用刊行物には、上記触媒を用いてオレフィンを重合又は共重合することも記載されているから、本件発明４の重合方法も記載されているということができる。
したがって、本件発明１及び４は、引用刊行物に記載された発明である。以上のとおりであるから、本件発明１及び４の特許は特許法２９条１項３号の規定に違反してなされたものである。
(3)－４　本件発明２及び３についての対比・判断


特許異議申立人が証拠として提示した特願平３－５０３３２１号（特表平５－５０２９０６号公報参照）及び特願平２－２４２８６１号（特開平３－１３９５０４号公報）の願書に最初に添付された明細書のいずれにも、本件発明２及び３で規定する特定のオレフィン重合用固体触媒にオレフィンを予備重合してなることを特徴とするオレフィン重合用固体触媒は記載されていない。また、特許異議申立人が提出した刊行物である特開昭６３－１５２６０８号公報、特表平１－５０２０３６号公報、国際公開第８８／０５０５８号パンフレット、D.G.H.BALLARD,TransitionMetalAlkylCompounds   asPolymerizationCatalysts,   JOURNALOFPOLYMERSCIENCEPolymerChemistry   Edition,Vol.13,pp.2191-2212(1975)、V.A.Zakharov及びYu.I.Yermakov,CATAL.   REV.-SCI.ENG.,   19(1),pp.67-77、特開昭５７－１８２３０３号公報及び特開昭５４－１４８０９３号公報のいずれにも、オレフィン重合用固体触媒にオレフィンを予備重合して新たなオレフィン重合用固体触媒となすことにより、一般に優れた触媒が得られるとの記載はない。したがって、本件発明２及び３は、特許異議申立人が証拠として提示したいずれかの特許出願願書に添付された明細書に記載された発明でも、特許異議申立人が提出したいずれかの刊行物に記載された発明でも、特許異議申立人が提出した刊行物に記載された発明から容易に発明できたものでもないので、本件発明２及び３の特許は、特許法２９条の２、２９条１項３号及び２９条２項のいずれの規定にも違反してなされたものではない。
(4)　決定のむすび
以上のとおりであるから、本件発明１及び４の特許は、特許法２９条の２及び２９条１項３号の規定に違反してされたものであり、特許法１１３条２号に該当し、取り消されるべきものである。
また、本件発明２及び３の特許については、他に取消しの理由を発見しない。
第３　原告主張の決定取消事由
１　取消事由１（２９条の２：本件発明１、４と引用明細書記載の発明との相違点の看過）
(1)　本件発明１について
(1)－１　担体について
本件発明１は［Ａ１］及び［Ｂ］から構成されるが、引用明細書には［Ａ１］についての記載がなく、またこれが実質的に記載されているとも認められない。本件発明１では、［Ｂ］の担体として［Ａ１］が用いられるのに対し、引用明細書では、ただ単に、「好適な担体（例えばアルミナ又はシリカ）」が用いられる旨開示しているにすぎず、担体がどのような性状及び粒径を有していることが必要であるかについては全く教示していない。また、引用明細書に記載されている実施例では、すべて担体は使用されておらず、当然のことながらこの担体がどのような温度で焼成されたものか、そしてまたどのような粒径を有するものであるかについて何ら記載すらされていない。
決定は、この点につき、「オレフィン重合用固体触媒に用いられる担体として『１５０～１０００℃で焼成して得られ、その粒径が１０～２００μｍの範囲にある微粒子状担体』は本件出願前に周知慣用のものであるといえるから（中略）、引用明細書に記載の『好適な担体』は、実質的に、『１５０～１０００℃で焼成して得られ、その粒径が１０～２００μｍの範囲にある微粒子状担体』をも意味しているというべきである。してみると、引用明細書に記載の微粒子状担体と本件請求項１における［Ａ１］微粒子状担体とは異なるところがない。」と判断している。しかしながら、ある触媒成分に用いられる担体として「１５０～１０００℃で焼成して得られ、その粒径が１０～２００μｍの範囲にある微粒子状担体」が必ずしも周知であるとはいえず、ましてやホウ素元素を含有するアニオンを含む遷移金属触媒に用いられる担体として上記性状を有する微粒子状担体を用いることが周知であるとはいえない。
本件発明１は、ホウ素元素を含有するアニオンを含む遷移金属触媒を用いることを特徴としているところ、本件出願日前に、このようなホウ素元素を含有するアニオンを含む遷移金属触媒を本件請求項１［Ａ１］の微粒子状担体（例えばシリカ担体）に担持する際、該担体上の表面吸着水がホウ素元素を含有するアニオンを含む遷移金属触媒にどのような影響を与えるかについては、知られていなかったのである。このようなホウ素元素を含有するアニオンを含む遷移金属触媒を、例えばシリカ担体上に担持するに際して、シリカ担体を焼成すべきか、また焼成するとしたらどのような温度で焼成すべきか、さらにはどのような粒径を有するシリカ担体を用いればよいのかについては、いかなる刊行物にも記載されていないのであり、また当業者が上記事項を当然に予測し得るものではないから、本件出願日前の当業者にとって技術常識であるとは到底認められない。
被告は、本件請求項１における［Ａ１］微粒子状担体が本件出願前に周知慣用のものであることの根拠として、乙第１～第１０号証を例示しているが、これらの刊行物に記載された発明のいずれも、ホウ素元素を含有するアニオンを含む遷移金属触媒を用いるものではない。よって、たとえこれらの刊行物に、本件請求項１［Ａ１］と同様の焼成温度や粒径が記載されていたとしても、ホウ素元素を含有するアニオンを含む遷移金属触媒を担持する際の担体の焼成温度ないし粒径が記載されているとはいえない。
(1)－２　焼成について
シリカに代表される無機酸化物担体は、その表面に水を吸着している場合があり、この表面吸着水を除去するか否かは、担持する触媒成分の種類等に応じて個々別々に決定されなければならない。担持する触媒成分が異なれば、焼成の要否や焼成温度は当然に異なるのである（例えば特開昭５５－１６０７２８号公報（甲第６号証）参照）。
また、担持前の担体を焼成するか否かあるいは焼成する場合にどのような温度で焼成するかは担持触媒をどのような反応系に適用するかで異なるのが一般である（例えば特開昭５５－１４５６７７号公報（甲第７号証）、特公平３－２３５６３号公報（特開昭５８－１０３５１０号公報）（甲第８号証）、特公昭４９－９１０８号公報（甲第９号証）、特表平３－５０２２１０号公報（国際公開日：１９９０年（平成２年）５月１７日。甲第１０号証））。


そして、ホウ素元素を含有するアニオンを含む遷移金属触媒を担体に担持するに際しては、本件出願日前には、ホウ素元素を含有するアニオンを含む遷移金属触媒と、担体上に存在する吸着水あるいは表面水酸基とがどのような反応を起こすのかは知られておらず、当業者の技術的常識とはなっていなかったのである。とするならば、ある種のオレフィン重合用固体触媒に用いられる担体として、本件請求項１［Ａ１］記載の焼成温度や粒径を有する微粒子状担体が仮に周知であるとしても、ホウ素元素を含有するアニオンを含む遷移金属触媒に用いられる無機酸化物担体の焼成温度や粒径が周知であるとは到底いえないことは明らかである。これらの事実は、本件発明１の出願日後に出願された特開平５－１５５９２６号公報（出願日１９９１（平成３）年１２月１１日。甲第１１号証）にさえも、ホウ素元素を含有するアニオンを担体に担持する際にはシリカなどの担体を焼成することが記載されていないことからも、明らかである。
したがって、引用明細書に記載の「好適な担体」が本件請求項１記載の［Ａ１］の焼成温度や粒径を有すると判断することはできず、よって、引用明細書には本件発明１で特定されるオレフィン重合用固体触媒が記載されているとする決定の判断は、誤りである。
被告は、「引用明細書には『触媒成分は水分と酸素の双方に敏感であり、不活性雰囲気・・・中で取り扱い及び搬送すべきである。』（引用明細書第８頁左下欄）と記載され、乙第１～第１０号証に示したオレフィン重合で使用される遷移金属化合物の触媒と同様に水分の存在に注意を払うべき触媒であることも開示されている。」と主張するが、引用明細書には、正確には「触媒成分は水分と酸素の双方に敏感であり」と記載されているのみであって、触媒成分から調製され担体に担持されるオレフィン重合用の触媒が水分と酸素の双方に敏感であるとは記載されていない。
(1)－３　粒径について
本件発明１で用いられる微粒子状担体の粒径が１０～２００μｍであることについても、決定は「オレフィン重合用固体触媒に用いられる担体をしてその粒径が１０～２００μｍの範囲にある微粒子状担体が周知である以上、同じくオレフィン重合用固体触媒に用いられる担体として本件請求項１にいう担体を排除すべき理由はない。」と判断するが、この判断も誤りである。
引用明細書には、どのような担体が適しているかについて本件請求項１［Ａ１］のような具体的記載はないにもかかわらず、微粒子状担体の粒径が１０～２００μｍであることが引用明細書に記載されているといえるためには、引用明細書における「好適な担体」の粒径が当然に１０～２００μｍであるといえるほどに本件出願時に当業者の技術常識となっていることが必要である。ところが、そのような事実を認めることはできない。
例えば触媒担体用途に市販されているＭ．Ｓ．ＧＥＬ（製造元：洞海化学工業株式会社）のカタログ（甲第１２、第１４号証）には、シリカ粒子の粒径３～６００μｍの範囲で用途に応じた任意の粒度が選択可能であること、粒径５μｍ及び３５０μｍのグレードのシリカ粒子が市販されていること、また粒径２～６μｍ、２～８μｍ、２１０～５００μｍのシリカ粒子がＤシリーズとして市販されていることが記載されている。甲第１５号証（洞海化学工業株式会社の会社案内）、甲第１６号証（Ｍ．Ｓ．ＧＥＬ試験成績表の写しとその証明書）からも、本件出願当時、触媒担体として市販されていたシリカ担体の粒径が極めて一般的に１０～２００μｍであったとはいえない。
(1)－４　［Ａ１］の構成の意義
甲第１３号証（筒井俊之作成の実験報告書）によれば、下記の事項が明らかとなる。
イ）平均粒径が５５μｍであるシリカ担体（２５０℃焼成）を用いた場合には、平均粒径が３５０μｍであるシリカ担体（２５０℃焼成）を用いた場合と比較して、重合活性は著しく優れており、また嵩比重にも優れた重合体が得られる。ロ）平均粒径が５５μｍであるシリカ担体を２５０℃で焼成した場合には、平均粒径が５５μｍであるシリカ担体を未焼成のまま用いた場合と比較して、重合活性に優れ、しかも嵩比重にも優れた重合体が得られる。
このように、本件発明１に係るオレフィン重合用固体触媒では、担体の焼成温度及び粒径は、オレフィンの重合活性に大きな影響を与えるものであって、単に「好適な担体（例えばアルミナ又はシリカ）」が用いられるとしか記載されていない引用明細書の記載が、本件発明１で用いられる「１５０～１０００℃で焼成され、その粒径が１０～２００μｍの範囲にある」担体を意味しているとはいえないことは明らかである。
甲第１３号証によって確認された優れた効果を考慮すれば、単に「好適な担体（例えばアルミナ又はシリカ）」が用いられるとしか記載されていない引用明細書に、本件発明１の構成要件である「１５０～１０００℃で焼成され、その粒径が１０～２００μｍの範囲にある」担体を用いる発明が、完成された上で記載されていると認めることはできない。
(2)　本件発明４について
決定は「引用明細書には本件発明１のオレフィン重合用固体触媒が記載されているということができる。また、引用明細書には、該触媒を用いてオレフィンを重合又は共重合することも記載されているから、本件発明４の重合方法も記載されているということができる。」と判断するが、上述したとおり、引用明細書には本件発明１のオレフィン重合用固体触媒が記載されているとは認められないのであるから、引用明細書に本件発明４の重合方法が記載されていると認めることもできない。よって、本件発明４に関する決定の判断も誤りである。２　取消事由２（２９条１項３号：本件発明１、４と引用刊行物記載の発明との相違点の看過）
(1)　本件発明１について
決定は、本件発明１が引用刊行物に記載された発明と同一であると判断するが、誤りである。
引用刊行物に記載された発明で用いられる遷移金属化合物は、シクロペンタジエニル骨格を有する配位子を２個含んでいるのに対して、本件発明１及び４で用いられる遷移金属化合物は、シクロアルカジエニル骨格を有する配位子を１個含んでおり、この点で両者は明確に相違している。本件発明１と引用刊行物に記載の発明との間には相違点が明確にある以上、明細書の記載を参酌して両発明の同一性を争う余地はなく、本件発明１が引用刊行物に記載された発明であるとの認定判断は誤りである。


決定の判断は、本件発明１の「１個含み」との請求項の記載を、「少なくとも１個含み」と解釈し、他の配位子としてシクロアルカジエニル骨格を有する配位子を有していてもよいことを前提とする議論である。しかしながら、本件発明１では、請求項の記載から明らかなように、シクロアルカジエニル骨格を有する配位子は「１個」に限定していると解するのが自然であり、かつ合理的である。請求項に「１個」と記載してあるものを、「２個」、「３個」、「４個」有すると解するのは不自然であり不合理である。
引用刊行物には、担体がどのような性状及び粒径を有するべきかについての記載も示唆もなく、当然のことながら、該「適当な担体」が「１５０～１０００℃で焼成して得られ、その粒径が１０～２００μｍの範囲にある微粒子状担体」であることを示す実施例もない。
(2)　本件発明４について
引用刊行物には本件発明１のオレフィン重合用固体触媒が記載されていないのであるから、本件発明４の重合方法が記載されていると認めることもできない。よって、引用刊行物には本件発明４の重合方法が記載されているとする決定の判断も、誤りである。
第４　決定取消事由に対する被告の反論
１　取消事由１（２９条の２：本件発明１、４と引用明細書記載の発明との相違点の看過）に対して
(1)　１５０～１０００℃で焼成して得られ、その径が１０～２００μｍの範囲にある微粒子状担体が有機遷移金属化合物からなるオレフィン重合触媒の担体として普通に使用されるものであることは乙第１～第１０号証（乙第１～第８号証は決定中で示した文献である）により周知であり、引用明細書の「好適な担体」は、このようなオレフィン重合反応における周知の担体を意味する。触媒成分を付着させる前にあらかじめ１０００℃までの適当な温度で焼成することは、特開昭６１－２９６００８号公報（乙第３号証）に記載のとおり、オレフィン重合用の触媒の担体であるシリカ等の無機酸化物は、その表面に遊離水やＯＨ基が存在するが、それらは、主触媒の遷移金属化合物（カチオン）やアルモキサン等の助触媒（アニオン）等の触媒成分と反応するので、それを防止するための処理であり、乙第１～第１０号証に見るとおりこの処理を行うことが常識化している。また、その際の無機酸化物の粒径についても、例えば、乙第１号証～第３号証、第５号証、第８、第９号証に市販のダヴィソン社製９５２酸化ケイ素（平均粒径５４～６５μｍのシリカ粒子）をオレフィン重合用触媒担体として用いることが記載されているように、粒径１０～２００μｍの範囲のものは、当業者が常套的に使用しているものである。
(2)　新規化合物を用いた触媒において、その触媒担体が、当該新規化合物を用いた触媒を担持する担体として当該新規化合物が公知となる以前から知られているということはそもそもあり得ないから、引用明細書に記載される「好適な担体」とは、原告の主張するような「ホウ素元素を含有するアニオンを含む遷移金属触媒に用いられる担体として」周知である担体ではあり得ず、引用明細書に記載される触媒が用いられるオレフィン重合反応分野で使用される触媒に対して「好適な担体」として引用明細書の特許出願前に周知慣用である担体として知られていたものを意味すると解するのが自然である。
(3)　引用明細書には「触媒成分は水分と酸素の双方に敏感であり、不活性雰囲気・・・中で取り扱い及び搬送すべきである。」（第８頁左下欄第１行～３行）と記載され、乙第１～第１０号証に示したオレフィン重合で使用される遷移金属化合物の触媒と同様に水分の存在に注意を払うべき触媒であることも開示されている。したがって、担体から水分の影響を取り除くための処理である加熱条件が異なる理由はない。
原告は、甲第６～第１１号証により表面吸着水の除去は触媒ごとに個別に決定されるべきであるとするが、甲第６、第７号証はオレフィン重合反応に関する触媒ではなく、甲第８，第９号証はオレフィン重合ではあっても有機遷移金属化合物を触媒とするものではない。甲第１０、第１１号証は本件出願後の公知となった特許出願明細書であるから、技術常識として参照する資料として適切ではなく、結局、いずれも、有機遷移金属化合物を担体に担持するに当たって担体中の水の影響を排除するため加熱処理を行うことが技術常識であることを否定する証拠にはなり得ない。
また、乙第１～第３、第５、第８、第９号証に示されるとおりオレフィン重合触媒として使用される有機遷移金属の各種触媒はいずれも粒径１０～２００μｍの微粒子状担体に担持可能であり、触媒の種類により粒径の範囲が著しく異なるという事情はうかがえない。そもそも、触媒の担体とは、触媒を効率よく利用するために分散保持させる物質である（新山浩雄監修「触媒利用技術集成」平成３年１２月２０日　大学図書発行　４５１～４５２頁（乙第１１号証）第４５２頁）が、本件発明１、４の属するオレフィン重合用触媒の分野において触媒成分を微粒子状担体に担持する意義は乙第２，第９，第１０号証（乙第２号証第２頁左上欄、乙第９号証第２頁、乙第１０号証第２頁左上欄）に見られるように、担体が存在しないと、ポリマー粒子の原型となるべき触媒粒子が存在しないため、実質的にポリマー粒子の形成下に重合を行う気相重合に用いた場合、きれいな粒子形成反応が進行せず、ポリマーの凝集による塊状ポリマーの生成や、ポリマーの反応器壁への付着が起こり、長期正常運転が不可能である問題を解決するために提案されたものである。したがって、引用明細書に記載される「好適な担体」は、この分野において通常好適な担体として周知の「１５０～１０００℃で焼成して得られ、その粒径が１０～２００μｍの範囲にある微粒子状担体」を包含しているというべきである。(4)　引用明細書に記載される「好適な担体」とは、引用明細書に記載の触媒が使用されるオレフィン重合反応分野における「好適な担体」と解すべきであって、上述したようにオレフィン重合用触媒の担体として好適である粒径は１０～２００μｍの範囲内であることが周知である以上、甲第１２号証のように本件出願時に反応の種類を特定しない触媒担体用途として市販されていたシリカ粒子の中に粒径が１０～２００μｍから大きく外れるものもあったとしても、上記解釈は左右されるものではない。


(5)　甲第１３号証は、「１５０～１０００℃で焼成して得られ、その粒径が１０～２００μｍの範囲にある微粒子状担体」の一例である平均粒径が５５μｍであるシリカ担体（２５０℃焼成）が、引用明細書に記載される「好適な担体（例えばアルミナ、シリカ）」（公報第９頁右下欄第３行～４行）に該当することを確認するとともに、「１５０～１０００℃で焼成して得られ、その粒径が１０～２００μｍの範囲にある微粒子状担体」から外れる例である、平均粒径が３５０μｍであるシリカ担体（２５０℃焼成）及び平均粒径が５５μｍであるシリカ担体（未焼成）が、引用明細書に記載される「好適な担体（例えばアルミナ、シリカ）」（公報第９頁右下欄第３行～４行）には該当しないことを確認したものにすぎず、甲第１３号証は、引用明細書に記載される「好適な担体」が「１５０～１０００℃で焼成して得られ、その粒径が１０～２００μｍの範囲にある微粒子状担体」を意味しないとする根拠にはならない。
２　取消事由２（２９条１項３号：本件発明１、４と引用刊行物記載の発明との相違点の看過）に対して
本件請求項１の「シクロアルカジエニル骨格を有する配位子を１個含み」との記載をみれば、シクロアルカジエニル骨格を有する配位子は１個は必ず存在するが、他に配位子は存在しても存在しなくてもよいと解することができ、しかも配位子が存在する場合は、その配位子は特定されたものではないのである。そうであれば、「シクロアルカジエニル骨格を有する配位子を１個含み」との記載を、配位子はシクロアルカジエニル骨格を有する配位子のみが１個であると限定して解する必要はないから、他に配位子を有していると解することができ、この配位子として、シクロアルカジエニル骨格を有する配位子を１個含むほかに、その他のシクロペンタジエニル化合物を配位子として有していると解することができるのである。
そして、本件発明１、４と引用刊行物に記載された発明とは、シクロアルカジエニル骨格を有する配位子を１個含む場合でかつ他にシクロペンタジエニル化合物を配位子として有する場合については、同一となる。
第５　当裁判所の判断
取消事由１（２９条の２：本件発明１、４と引用明細書記載の発明との相違点の看過）について判断する。
１　引用明細書の記載について
(1)　原告は、「本件発明１は上記［Ａ１］及び［Ｂ］から構成されるが、引用明細書には［Ａ１］についての記載がなく、またこれが実質的に記載されているとも認められない。」と主張するので、この点について検討する。甲第４号証によれば、引用明細書には、その特許請求の範囲に、「モノシクロペンタジエニル又は置換モノシクロペンタジエニル金属錯体含有化合物」の発明（請求項１～９）、当該化合物の製造法の発明（請求項１０～１３）、当該化合物をオレフィン等を重合する際の触媒として使用する方法の発明（請求項１４～１８）が記載されており、発明の詳細な発明に、「好適な担体（例えばアルミナ又はシリカ）に担持させた触媒として使用することができる。」（第９頁右下欄第３～４行）と記載されていることが認められる。これらの記載によれば、引用明細書には、オレフィン等を重合する際の触媒として使用されるモノシクロペンタジエニル又は置換モノシクロペンタジエニル金属錯体含有化合物自体に特徴がある発明が開示されており、当該化合物を担持するための担体が格別の意味を持ったものとして記載されているとは認められない。そうすると、引用明細書における「好適な担体」とは、触媒成分に応じて特別に選択されたものを意味するのではなく、引用明細書に係る特許出願の優先日（１９８９年９月１４日）において、引用明細書記載の触媒と同じ用途であるオレフィン重合用の触媒担体として周知であったものを意味すると解するのが相当である。
引用明細書に係る特許出願の優先日前に公知となっていたことが明らかな乙第１～第９号証には、オレフィン重合用触媒の担体について記載されており、具体的には、それぞれ、下記の事項が記載されていることが認められる。◇　乙第１号証（米国特許第４２８４５２７号明細書　１９８１年８月１８日発行）：
「デビソン９５２シリカを流動床で１５０℃において乾燥した」（第６欄第２８行～２９行、実施例　訳文２頁８行）
◇　乙第２号証（特開平１－１０１３１５号公報　平成１年４月１９日公開）：「成分（Ａ）に使用される多孔性無機酸化物担体は、シリカ、アルミナ、シリカアルミナ、酸化チタン、酸化マグネシウムなどの公知の無機金属酸化物であり、・・・平均粒径１０～８０μの粒子が好ましい。これらは通常表面水を吸着しているので、脱水乾燥（窒素又は空気雰囲気中では１５０～９００℃程度で行うことができる）して、表面水を除去して使用する。」（第２頁右下欄第２行～１０行）、窒素気流中、６００℃で４時間乾燥したデビソン社製９５２シリカを用いること（第４頁左下欄第３行～４行、実施例）。
◇　乙第３号証（特開昭６１－２９６００８号公報）：「金属酸化物は一般的に酸性の表面水酸基を持っておりこれが反応溶媒中に始めに加えられるアルモキサン又は遷移金属化合物と反応する。使用前に、無機酸化物支持体を脱水する。すなわち、熱処理をして水分を除き表面水酸基の濃度を減少させる。この処理は真空中又は窒素のような不活性ガスの乾いたもので追い出しながら、約１００℃から約１０００℃、好ましくは約３００℃から約８００℃の温度で実施される。」（第５頁右上欄第１行～９行）、「支持体の粒子の大きさを変えるとポリマー粒子の大きさを変えられることがわかっているプロセスである・・・。一般的に・・・好ましくは約３０から１００ミクロン・・・を使用すれば最適な結果が通常得られている。」（第９頁右上欄第１～１３行）、８００℃にて５時間乾燥窒素気流中で脱水したダビソン９５２シリカを用いること（第１１頁左下欄第１６行～１７行、実施例）。
◇　乙第４号証（特開昭６３－８９５０５号公報）：


「上記無機担体としては無機酸化物が好ましく、具体的にはＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＭｇＯ・・・などを例示することができる。」（第６頁左上欄第１１行～１７行）、「本発明に好ましく用いられる担体は粒径が１０ないし３００μ、好ましくは２０ないし２００μ・・・である。該担体は、通常１５０ないし１０００℃、好ましくは２００ないし８００℃で焼成して用いられる。」（第６頁右上欄第６行～１２行）、平均粒径７０μのシリカを３００℃で４時間焼成したものを使用すること（第９頁右上欄下から第５行～下から第３行、実施例）。
◇　乙第５号証（特開昭５５－３４５９号公報）：
「該炭化水素不溶性生成物を製造するために用いられる無機酸化物は酸化ケイ素、酸化アルミニウム・・・酸化マグネシウム・・・である。・・・また平均粒度が１～１０００ミクロンの粒径を有するものが好適である。」（第３頁左下欄第２行～１２行）、「炭化水素不溶性反応生成物を製造するには、使用される無機酸化物の吸着水を製造以前においてあらかじめ除去するのがよい。この除去方法（乾燥方法）は、一般には、１００℃～２００℃の温度において乾燥した空気を用いて無機酸化物を静置あるいは流動させながら乾燥する方法が用いられる。しかし必要に応じて、さらに高温の６５０℃以下の温度で焼成する方法を用いることもできる。」（第５頁左下欄第１１行～１８行）、ダヴイソン社製９５２酸化ケイ素が平均粒径５４～５６μｍのシリカであること（第８頁右下欄第１３～１５行）。
◇　乙第６号証（特開昭５３－３９８５号公報）：
「過去においては、担体への遷移金属化合物の付着前に該担体をそこから遊離水を除去するために先ず乾燥し、次いで該担体を少なくとも３００℃の温度好ましくは５００～８５０℃の範囲内の温度において少なくとも４～８時間活性化することが必要であることが分っていた。この活性化工程は、担体からＯＨ基を除き、そして遷移金属化合物の付着に対する活性箇所を提供する。」（第２頁右下欄第２～１０行）
◇　乙第７号証（特開昭５２－１１７８８７号公報）：「これらの触媒を工業目的に対して有用ならしめるためには、現在では、これらの反応においては、いずれの場合もまず担体を乾燥して遊離水分を除去し、次いで遷移金属化合物の坦持前又は坦持後に担体を≧３００℃程度の温度、好ましくは５００～８００℃の温度で少なくとも８時間にわたって活性化させる必要のあることがわかった。」（第２頁右上欄第１～８行）
◇　乙第８号証（特開昭６３－５１４０５号公報）：
「無機酸化物担体中には物理的に吸着した水が存在しない方が好ましく、従って２００ないし８００℃で１ないし２４時間焼成して用いるとよい。また、この無機酸化物担体として平均粒径が通常１ないし５００μｍ、好ましくは５ないし１００μｍ、特に１０ないし５０μｍのものを用いるのが好ましい。」（第６頁右上欄第５行～１１行）
◇　乙第９号証（特開昭６１－１０８６１０号公報）：「本発明に好ましく用いられる担体は・・粒子径が１００μｍ以下のものである。・・・表面の吸着水や水酸基は極力少ないことが好ましく、・・・焼成温度は５００～８００℃が好ましく・・。」（第３頁右上欄第１行～１６行）以上、乙第１～第９号証の記載からすると、「１５０～１０００℃で焼成して得られ、その粒径が１０～２００μｍの範囲にある微粒子状担体」は、引用明細書に係る出願の優先日前にオレフィン重合用触媒の担体として周知であったことが認められる。（焼成とは、鉱物加工工業において行われる高温処理のことをいうので、乙第１、第２、第７号証における「乾燥」、乙第３号証における「熱処理」、乙第６号証における「活性化」も、その温度条件からみて「焼成」に当たると解される。）


そうすると、引用明細書には、乙第１～第９号証に記載されたような周知の担体を使用した触媒が実質的に記載されているということができる。(2)　原告は、甲第６～第１１号証に依拠して、「シリカに代表される無機酸化物担体は、その表面に水を吸着している場合があり、この表面吸着水を除去するか否かは、担持する触媒成分の種類等に応じて個々別々に決定されなければならない。担持する触媒成分が異なれば、焼成の要否や焼成温度は当然に異なるのである。また、担持前の担体を焼成するか否かあるいは焼成する場合にどのような温度で焼成するかは担持触媒をどのような反応系に適用するかで異なる。」などと主張する。しかしながら、甲第６号証（特開昭５５－１６０７２８号公報）は、炭化水素の製造に用いられる触媒について記載したものであり、甲第７号証（特開昭５５－１４５６７７号公報）は酸化エチレンの製造に用いられる触媒について記載されたものであって、いずれもオレフィン重合用触媒の担体についての技術常識の認定に影響を及ぼすものではない。また、甲第１０号証（特表平３－５０２２１０号公報。１９９０年５月１７日に国際公開パンフレットが公開されている）及び甲第１１号証（特開平５－１５５９２６号公報）は引用明細書に係る出願の優先日後に公開された文献であって、引用明細書に係る出願の優先日当時の技術常識を示すものではない。さらに、甲第８号証（特公平３－２３５６３号公報。昭和５８年６月２０日に公開公報が公開されている。）にはオレフィン重合体の製造に用いられる触媒の担体として「乾燥窒素気流中、６００℃で３時間焼成した富士デビソン社製シリカ（♯９５２）」（実施例１）と「加熱処理を施さない富士デビソン社製シリカ（♯９５２）」（実施例２）が併記されており、甲第９号証（特公昭４９－９１０８号公報）にはオレフィン重合体の製造に用いられる触媒の担体として市販のシリカをそのまま用いることが記載されている（実施例１）が、これらは、オレフィン重合用触媒の担体として［Ａ１］を満足しないものも引用明細書に係る出願の優先日当時公知であったということを示すにとどまり、引用明細書に係る出願の優先日当時「１５０～１０００℃で焼成して得られ、その粒径が１０～２００μｍの範囲にある微粒子状担体」がオレフィン重合用触媒の担体として周知であったという認定に影響を及ぼすものではないし、当該周知の担体を使用した触媒が引用明細書に実質的に記載されているとの認定を妨げるものでもない。
(3)　原告は、「微粒子状担体の粒径が１０～２００μｍであることが引用明細書に記載されているといえるためには、引用明細書における『好適な担体』の粒径が当然に１０～２００μｍであるといえるほどに本件出願時に当業者の技術常識となっていることが必要である。」などと主張するとともに、甲第１２号証、甲第１４～第１６号証を提出し、シリカ担体の粒径が一般的に１０～２００μｍの範囲であったというのが当業者の技術常識ではなかったと主張する。しかしながら、甲第１２、第１４～第１６号証が、オレフィン重合触媒担体用としてのシリカの中ではなく、反応の種類が特定されていない触媒担体を始めとする様々な用途に使用されるシリカの中に、１０～２００μｍを外れる粒径のものが存在することを示すことはあっても（甲第１２、第１４号証の第１、２頁目、甲第１５号証の６頁目など）、そのことから、引用明細書に係る特許出願時において、「１５０～１０００℃で焼成して得られ、その粒径が１０～２００μｍの範囲にある微粒子状担体」がオレフィン重合用触媒の担体として周知であったとの認定が左右されるものではない。
２　本件発明１における［Ａ１］の技術的意義について(1)　なお、本件発明１の［Ａ１］が格別の技術的な意義を有するものである場合には、［Ａ１］がオレフィン重合用触媒の担体として周知であっても、［Ａ１］を特定することにより、引用明細書記載の発明とは別異の発明（選択発明）を構成することはあり得るので、［Ａ１］がそのような技術的意義を有するものであるか否かについて、以下検討する。
(2)　本件発明１の［Ａ１］について、甲第３号証によれば、本件明細書には、「本発明では、微粒子状担体として、平均粒径が通常１～３００μｍ好ましくは１０～２００μｍ範囲にある微粒子状無機担体又は微粒子状有機担体が用いられる。上記微粒子状無機担体としては、酸化物が好ましく、具体的にはＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＭｇＯ、ＺｒＯ２、ＴｉＯ２又はこれらの混合物が用いられる。これらの中で、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３及びＭｇＯからなる群から選ばれた少なくとも１種の成分を主成分として含有する担体が好ましい。このような無機酸化物担体は、通常１５０～１０００℃、好ましくは２００～８００℃で２～２０時間焼成して用いられる。」（全文訂正明細書第４頁第２～９行）と記載されているだけで、［Ａ１］を選択したことの技術的意義についての記載はない。また、本件明細書における実施例と比較例とは、［Ａ１］の要件を満足する担体を用いた場合と［Ａ１］の要件を満足しない担体を用いた場合とを対比したものではなく、［Ａ１］の要件を満足する担体を用いた場合と担体を用いなかった場合とを対比したものであるから、実施例と比較例の対比からも、周知の担体の中から［Ａ１］の要件を満足する担体を選択したことの技術的意義、すなわち担体を特定温度で焼成したことや粒径範囲の特定をしたことによる技術的意義を認めることはできない。
(3)　原告は甲第１３号証（平成１４年１月１５日作成の実験報告書）に基づき、［Ａ１］の有する技術的意義について、イ）平均粒径が５５μｍであるシリカ担体（２５０℃焼成）を用いた場合には、平均粒径が３５０μｍであるシリカ担体（２５０℃焼成）を用いた場合と比較して、重合活性は著しく優れており、また嵩比重にも優れた重合体が得られ、ロ）平均粒径が５５μｍであるシリカ担体を２５０℃で焼成した場合には、平均粒径が５５μｍであるシリカ担体を未焼成のまま用いた場合と比較して、重合活性に優れ、しかも嵩比重にも優れた重合体が得られると主張する。


主　　　　　文
被告人を懲役６か月に処する。
未決勾留日数中２０日をその刑に算入する。
理　　　　　由
（罪となるべき事実）
被告人は，常習として，平成１３年１０月７日午後４時４０分ころ，横浜市ａ区ｂｃ丁目ｄ番地Ｄ敷地内のＤサウンドホール前において，転売する目的で得た同日午後５時３０分開演予定の「Ｆコンサート」Ｄ入場券１枚を，Ｂの身辺につきまとって売ろうとしたものである。
（証拠の標目）省略。
弁護人は，被告人は，ダフ屋を探していたＢとＤ入場券（以下「チケット」という。）の交換交渉をしていただけで，同人につきまとったりしていないから，被告人の行為は条例に規定する犯罪構成要件を充足しておらず，無罪であると主張し，被告人も，これに沿う供述をする。そこで，当裁判所の判断を補足する。証人Ｃは，当公判廷において，被告人は，判示ホール前をＤ正面方向に歩いていたＢに近づき同人の前に立ちふさがって話を始めたと供述しており，同人は警察官であり，当日判示場所付近でダフ屋の取締まりに従事し，被告人の動向を注視していたもので，その現認状況の正確性に疑いはない。また，被告人も，捜査官に対して，「Ｂの前に立ちふさがり通行の妨害をして『チケットあるよ。良い券あるよ。安くしとくよ。』としつこく声をかけたなどと供述しているところ，被告人は，ダフ屋行為を内容とする本件条例違反の同種前科を多数有し，どういう行為が同条例違反になるかを十分理解していたと考えられるにもかかわらず，Ｂの前に立ちふさがったなどという不利益な供述をしていたことからすると，その被告人の供述は十分信用することができる。この持丸証言及び被告人の供述によれば，被告人がＢに近づいて行き，その前に立ちふさがって，チケットを売ろうとしたことが認められる。
そして，その後，Ｂが自らのためのチケット１枚と急に同コンサートに来られなくなった友人のためのチケット１枚を持っており，同人は被告人のかけ声からその友人のためのチケット１枚を被告人に買ってもらえる思って，被告人に対し，「チケット買ってくれますか。」と言ったところ，被告人は，「俺が持っているチケットを買ってくれ。もっと良い席がある。」などと答えて，被告人の持っているチケットのうち良い席と称するチケット１枚を，Ｂの持っているチケット２枚と交換し，かつＢから１０００円ないし２０００円の追加料金の支払いを受けようとして交渉を始めたこと，その際，被告人がＢを促して少し場所を移動したりしたことは，被告人が当公判廷においても認めている。そして，証人Ｂの当公判廷における供述によれば，同人は，上記友人のためのチケットを買ってもらえればよいと考えていたのに，被告人からチケットの交換とともに追加料金の支払いを求められて迷惑に感じたと供述しており，その供述する感情は，同人が被告人に余ったチケットを買ってもらおうとしたのに，新たな料金の支払いとともにチケットの交換という意図しない交渉を持ちかけられた経緯からして自然で，首肯することができる。そして，以上の証言ないし被告人の供述によれば，被告人がＢの前に近づき，同人を促して少し場所を移動したりしたことが認められるところ，「つきまとう」とは，他人の行動に追随することをいい，人の前後，側方について歩き，又は止まって離れないことをいうのであるから，被告人のその行為は「つきまとう」ことに該当すると言うことができ，結局，被告人は，Ｂにつきまとって，チケットの交換及び追加料金の支払いという方法でチケットを売ろうとしたものである。また，被告人に常習性があることは証拠上明らかである。したがって，被告人の行為は，前記条例１０条２項，５条２項の構成要件を充足するものであるから，弁護人の主張は採用できない。
（累犯前科）
被告人は，平成９年１２月１９日横浜地方裁判所川崎支部で公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反罪により懲役５か月に処せられ，平成１０年６月９日その刑の執行を受け終わったもので，その事実は検察事務官作成の前科調書によってこれを認める。
（法令の適用）
１　罰条公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例１０条
２項，５条２項（所定刑中懲役刑選択）
１　再犯加重刑法５６条１項，５７条
１未決勾留日数の算入    同法２１条
１　訴訟費用（不負担）　刑事訴訟法１８１条１項ただし書
（量刑の事情）
被告人は，いわゆるダフ屋行為が音楽会等の健全性を害し，催しを楽しもうとする市民に不快感と迷惑を及ぼす違法な行為であり，厳しくその取締まりが行われていることを十分承知しながら，安易に金儲けをする手段として，本件犯行を行ったものである。被告人は，これまで多数回同種犯行を繰り返し，それによる処罰歴も多数回に及んでいる。しかも，被告人は，当公判廷において，不合理な弁解をして反省の情が乏しい。これらの諸点からすると，犯情はよくなく，被告人の刑事責任を軽視することはできない。
そこで，被告人が老齢の域に入りつつあることなどの被告人のために斟酌すべき事情をも考慮した上，主文のとおり量刑する。
よって，主文のとおり判決する。
（求刑　懲役８月）
平成１３年１２月１８日
横浜地方裁判所第４刑事部６係
裁　判　官　　松　　　野　　　　　　　勉


平成１４年（行ケ）第８７号　特許取消決定取消請求参加事件（被参加事件・平成１３年（行ケ）第３９４号）（平成１４年８月５日口頭弁論終結）
判　　　　　　　　　　　決
参加人　　　　　　　　　ジャパン・プラス株式会社
訴訟代理人弁理士　　　　西　　　良　久
被参加事件原告（脱退）　Ａ
被告（被参加人）　　　特許庁長官　太　田　信一郎
指定代理人　　　　　　　西　村　綾　子
同　　　　　　　　　　　村　本　佳　史
同　　　　　　　　　　　山　口　由　木
同　　　　　　　　　　　高　木　　　進
同　　　　　　　　　　　宮　川　久　成
主　　　　　　　　　　　文
参加人の請求を棄却する。
訴訟費用は参加人の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　参加人
特許庁が異議２０００－７０５７８号事件について平成１３年７月１７日にした決定を取り消す。
訴訟費用は被告（被参加人、以下「被告」という。）の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁及び本訴における手続の経緯
参加人は、名称を「物品保持構造」とする特許第２９３５６６４号発明（以下「本件発明」といい、その特許を「本件特許」という。）の特許権者である。すなわち、本件特許は、被参加事件原告が平成８年４月２３日にした特許出願に係り、平成１１年６月４日に設定登録されたものであるが、参加人は、本訴係属中の平成１３年１１月８日に被参加事件原告から本件特許に係る特許権を譲り受け、同月２２日その旨の登録を経由し、被参加事件原告は訴訟から脱退した。本件特許について、シールドエアーコーポレーション（以下「シールド社」という。）外１名から、特許異議の申立てがされたところ、特許庁は、同特許異議の申立てを異議２０００－７０５７８号事件として審理した上、平成１３年７月１７日、「特許第２９３５６６４号の請求項１ないし４に係る特許を取り消す。」との決定（以下「本件決定」という。）をし、その謄本は、同年８月６日、被参加事件原告に送達された。
２　本件発明の要旨
【請求項１】第１窓孔を有する第１基台と、該第１窓孔を覆って第１基台表面
に固着された可撓性を有する第１フィルムと、
上記第１窓孔に対応する第２窓孔を有する第２基台と、該第２窓孔を覆って第２基台表面に固着された可撓性を有する第２フィルムとからなって、第１基台と第２基台とを対向して保持し、第１フィルムと第２フィルムとの間に物品を保持してなる物品保持構造において、上記対向した状態の第１基台と第２基台とを物品を保持した状態で拘束する箱
を設けてなり、
前記第１窓孔または第２窓孔には前記窓孔が物品より小さい場合に窓孔を大きく開きうるように切込線とその外周に折り込み線が形成されており、上記窓孔を覆う第１フィルムまたは第２フィルムは前記切込線および折り込み線の外側で第１基台表面または第２基台表面に固着してなることを特徴とする物品保持構造。
【請求項２】第１基台と第２基台が、窓孔を有する扁平な天壁とその外周に沿って垂下する周壁とからなっていることを特徴とする請求項１に記載の物品保持構造。
【請求項３】第１基台と第２基台とが断面箱型からなって、展開時に扁平なカバー体に固着されており、該カバー体は折り曲げて第１基台と第２基台とをその第１窓孔と第２窓孔とを重ね合わせた状態で筒体となり、この形状を保持する止め部材を備えてなることを特徴とする請求項１に記載の物品保持構造。【請求項４】第１窓孔を有する第１基台と、該第１窓孔を覆って第１基台表面
に固着された可撓性を有する第１フィルムと、
上記第１窓孔に対応する第２窓孔を有する第２基台と、該第２窓孔を覆って第２基台表面に固着された可撓性を有する第２フィルムとからなって、第１基台と第２基台とを対向して保持し、第１フィルムと第２フィルムとの間に物品を保持してなる物品保持構造において、上記第１基台の表面または第２基台の表面に対向する第２基台または第１基台
に固定する固定手段を設け、
前記第１窓孔または第２窓孔には前記窓孔が物品より小さい場合に窓孔を大きく開きうるように切込線とその外周に折り込み線が形成されており、上記窓孔を覆う第１フィルムまたは第２フィルムは前記切込線および折り込み線の外側で第１基台表面または第２基台表面に固着してなることを特徴とする物品保持構造。
（以下、請求項１～４記載の各発明を、請求項の番号に対応して「本件発明１～４」という。）
３　本件決定の理由


本件決定は、別添決定謄本写し記載のとおり、シールド社発行の「KorrvuSuspensionPackaging」と題する刊行物（本訴甲第５号証、乙第１号証、以下「引用刊行物」という。）は、本件特許出願前にアメリカにおいて頒布された刊行物であると認定した上、①本件発明１、２は、いずれも引用刊行物に記載された発明であるから、特許法２９条１項３号に該当し、②本件発明３は、引用刊行物及び実願昭５９－１４２４３８号（実開昭６１－５６２６６号公報）のマイクロフィルム（本訴甲第７号証）に基づいて、本件発明４は、引用刊行物及び実願昭５７－４９３４６号（実開昭５８－１５１５７９号公報）のマイクロフィルム（本訴甲第６号証）に基づいて、いずれも当業者が容易に発明をすることができたものであるから、同条２項に該当するものであり、本件発明１～４に係る本件特許は、同法１１３条２号に該当するものとして取り消されるべきであるとした。
第３　参加人主張の本件決定取消事由
本件決定は、引用刊行物が、本件特許出願前に外国において頒布された刊行物であるとの誤った認定をした（取消事由１）上、本件発明１は引用刊行物に記載された発明であるから特許法２９条１項３号に該当するとの誤った判断をした（取消事由２）ものであり、この誤った認定判断に基づいて、本件発明２については同号に、本件発明３、４については同条２項にそれぞれ該当するとの誤った結論に至ったものであるから、違法として取り消されるべきである。
１　取消事由１（頒布刊行物性の認定の誤り）
(1)　本件決定は、引用刊行物（本訴甲第５号証、乙第１号証）の「９４年４月改訂」、「Conneticut」の記載から、これは１９９４年の４月以降、本件特許出願前にアメリカにおいて頒布された刊行物であると認定する（決定謄本６頁２行目～５行目）が、誤りである。
(2)　引用刊行物が、広く一般ユーザーに配布することを目的として印刷されたパンフレットであることは認めるが、そのことから当然に「頒布」された事実までが立証されるものではない。「Rev.４／９４」は型番の表示にすぎないのみならず、被告が援用する後掲乙第２号証の宣誓供述書には、カタログの商品を購入した旨の記載があるが、７年前に見たカタログの細部について記憶しているというのは不自然であり、１９９４年（平成６年）に入手したというカタログが引用刊行物と同じ題号の別のカタログであった可能性もある。
２　取消事由２（特許法２９条１項３号該当性判断の誤り）(1)　本件決定は、①本件発明１と引用刊行物記載の発明との対比判断において、引用刊行物の３頁中段右側の写真及び文章に記載された発明（以下「引用刊行物発明」という。）は、枠体の中央部に長方形に切り取られ、フィルムの張られた「窓孔」がある（決定謄本３頁２３行目～２４行目、６頁１２行目、２３行目）と認定した上、②この「窓孔」は本件発明１の「窓孔」（第１窓孔、第２窓孔）に相当するとの前提で両者の一致点を認定する（同６頁２７行目～３６行目）とともに、③両者の一応の相違点として認定した「第１窓孔または第２窓孔には、窓孔が物品より小さい場合に窓孔を大きく開きうるように切込線とその外周に折り込み線が形成」されているとの構成に関し、引用刊行物発明の枠体も「平板状のものに折り込み線が形成され、その後、折り込み線が折られて窓孔が大きくなったものであり、切込線と折り込み線が『窓孔を大きく開きうるように』形成されていたものであることは、明らかである」（同７頁８行目～１１行目）等の理由で、引用刊行物発明も当該相違点に係る構成を有する旨認定し、結局、本件発明１は引用刊行物に記載されたものであると判断するが、誤りである。
(2)　まず、本件発明１の「窓孔」は、フィルムで覆われており、その縁部が、窓孔から突出する物品に沿って引っ張られて突出するフィルムを、このフィルムの接着箇所とは別に押さえる作用を有するものである。窓孔が物品より小さい場合には、窓孔は折り込み線に沿って大きく開くものであるが、逆に物品が窓孔より小さい場合は、窓孔は、開くことなく扁平な姿勢に維持されて、縁部でフィルムを押さえることができ、フィルムの緊張を高めることができる。このことは、本件明細書の図４に図示されているとおりであり、窓孔の大きさが変化しない第１実施例に係る図３と同様の形状が図示されている。これを拡大したのが別紙参考図の左図であり、同図に「実質的な窓孔」として示されている部分が本件発明１の要旨に規定する「窓孔」として理解されるべきである。
これに対し、引用刊行物発明においては、折り込み線に沿ってあらかじめ折られ、窓孔が大きく開いているため、本件決定の上記(1)①の認定に係る「窓孔」（別紙参考図右図の「形式的な窓孔」）の縁部はフィルムを押さえる作用を奏するものではない。すなわち、引用刊行物発明においては、物品が窓孔より小さい場合でも、フィルムを押さえて「実質的な窓孔」として機能しているのは、常に折り込み線で囲まれた部分であって、本件発明１の物品保持状態とは明らかに異なる。このような両者の「窓孔」の違いを無視して、引用刊行物発明の上記「窓孔」（形式的な窓孔）が本件発明１の「窓孔」（実質的窓孔）に対応するとの前提でした審決の上記(1)②の一致点の認定が誤りであることは明らかである。(3)　次に、上記(1)③の認定に関しては、引用刊行物発明が、その形式的窓孔より大きい物品を保持する場合に、折り込み線に沿って更に大きな角度まで折られることは確かであるが、保持する物品が窓孔より大きいか小さいかにかかわらず、フィルムを押さえる実質的な窓孔として機能しているのは、常に折り込み線で囲まれた部分であり、物品の大小によって窓孔の大きさが変化することはない。そうすると、引用刊行物発明は、折り込み線に沿って更に大きな角度まで折られるからといって、「窓孔が物品より小さい場合に窓孔を大きく開きうるように形成」されているとはいえない。
(4)　また、本件発明１では、物品が窓孔より大きい場合、窓孔周辺がフィルムと接しながら切込線を中心に変形し、最適位置まで折り曲げられていくため、フィルムを保護することができるとの作用を奏するものであるのに対し、引用刊行物発明では、窓孔周辺が折り込み線に沿ってあらかじめ折り曲げられているので、物品は最初にフィルムのみに押し付けられて伸張することとなり、物品の端部や凹凸によりフィルムが切り裂かれる危険がある。したがって、本件発明１と引用刊行物発明とでは、その作用効果が異なるというべきである。


(5)　以上のとおり、本件発明１の新規性を否定した本件決定の判断は誤りであり、本件発明２の新規性及び本件発明３、４の進歩性を否定した本件決定の判断も、上記の誤りを前提とするものであるから、誤りに帰する。
第４　被告の反論
本件決定の認定判断は正当であり、参加人主張の取消事由は理由がない。１　取消事由１（頒布刊行物性の認定の誤り）について引用刊行物（乙第１号証）は、懸架包装容器である「KorruvuSuspensionPackaging」という製品を紹介するものであり、参加人も認めるとおり、広く一般ユーザーに配布することを目的として作成されたパンフレット（刊行物）であることは明白である。そして、この刊行物が印刷されたのは、本件特許出願日（平成８年４月２３日）の２年前である１９９４年（平成６年）４月であり、もともと一般ユーザーへの配布を目的とするパンフレットが２年間も頒布されずにいたということは通常あり得ない。現に、リチャード・ピー・ハッペルの宣誓供述書（乙第２号証）において、同人が、１９９４年（平成６年）に引用刊行物と同じ刊行物を入手し、その後同人の所属するコーニング社においてその製品を購入したことを宣誓供述している。
したがって、引用刊行物が、少なくとも本件特許出願前に、アメリカ国内において広くユーザーに向けて頒布されたことは明らかというべきであり、その旨の本件決定の認定に誤りはない。
２　取消事由２（特許法２９条１項３号該当性判断の誤り）について(1)　引用刊行物発明の基台は、本件決定が認定するとおり、「その中央部には長方形に切り取られた窓孔があり、窓孔の四隅には斜めの切り込み線があり、各切込の先端を結ぶ線が折り込み線になっていて、該周壁と同じ側にわずかに折られている」（決定謄本３頁２３行目～２５行目）ものであるから、長方形の切取線で囲まれた部分が本件発明１の「窓孔」に相当するものであって、本件決定の認定に誤りはない。
(2)　参加人は、本件発明１の「窓孔」はフィルムで覆われており、その縁部が、窓孔から突出する物品に沿って引っ張られて突出するフィルムを、このフィルムの接着箇所とは別に押さえる作用を有する旨主張するが、本件明細書（甲第３号証）は、「窓孔」と「フィルム」について、「第１窓孔または第２窓孔には前記窓孔が物品より小さい場合に窓孔を大きく開きうるように切込線とその外周に折り込み線が形成されており、上記窓孔を覆う第１フィルムまたは第２フィルムは前記切込線および折り込み線の外側で第１基台表面または第２基台表面に固着してなる」（特許請求の範囲の請求項１、４及び発明の詳細な説明の段落【０００４】）、「図５から明らかなように、窓孔１４・・・の外周には折り込み線が形成されているので窓孔１４（２４）が小さい場合にこの部分が撓み窓孔を大きく開くことができる。」（段落【０００８】）と記載するにとどまる。すなわち、本件発明１の「窓孔」は物品より小さい場合に押し広げられることが示されているだけであって、参加人の主張する上記作用について何ら記載されていないから、その主張は、本件明細書の記載に基づかないものといわざるを得ない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（頒布刊行物性の認定の誤り）について引用刊行物（甲第５号証、乙第１号証）が、広く一般ユーザーに配布することを目的として印刷されたパンフレットであることは当事者間に争いがないところ、参加人は、これが本件特許出願前に頒布されたものとはいえない旨主張する。しかし、引用刊行物の最末尾に見られる「Rev.４／９４」の記載及び引用刊行物と同一のカタログを１９９４年に入手してその商品を購入したことを明確に供述しているリチャード・ピー・ハッペルの宣誓供述書（乙第２号証）の記載を総合すれば、引用刊行物は、１９９４年（平成６年）４月に従前のパンフレットの改訂版として印刷され、遅くとも同年中には米国内で頒布されたものと認めることができる。「Rev.４／９４」は、上記認定のとおり、「１９９４年４月改訂」を意味する表示であると認めるのが相当であり、これを「型番」の表示にすぎないとする参加人の主張は失当である。
参加人は、さらに、上記宣誓供述書に関し、７年前に見たカタログの細部について記憶しているというのは不自然であり、１９９４年（平成６年）に入手したというカタログが引用刊行物と同じ題号の別のカタログであった可能性もある旨主張する。しかし、上記宣誓供述書（乙第２号証）にあるとおり、リチャード・ピー・ハッペルは、コーニング社の梱包エンジニアの職にあって、同社のビッグフラッツ工場の購買及び梱包の責任者であったというのであるから、引用刊行物発明のような特殊な包装容器を購入するに当たって、その専門家としての目で十分な吟味を経てこれを購入したであろうことは想像に難くなく、７年の経過という一事をもってその信用性を否定することはできない。そして、上記宣誓供述書の供述内容は、引用刊行物の「Rev.４／９４」との上記記載とも整合するものであって、他にその信用性を疑わせる事情も見当たらないことからすると、参加人の主張する点は、上記の認定を左右するものとはいえない。
したがって、取消事由１に係る参加人の主張は理由がない。２　取消事由２（特許法２９条１項３号該当性判断の誤り）について(1)　参加人は、本件発明１の「窓孔」とは、その縁部が突出するフィルムを押さえる作用を有するものであることを前提に、引用刊行物発明の構成中、実質的な窓孔として機能するのは、折り込み線で囲まれた部分であって、別紙参考図右図の「形式的な窓孔」として示す部分ではない旨主張する。そこで、以下、本件発明１の「窓孔」が参加人の上記主張のとおりに解することができるかどうかについて検討する。


まず、「窓孔」との用語は、その文言自体の一般的な意味として、「窓状に開口された部分」を示すものと解される。そして、本件明細書（甲第３号証）の特許請求の範囲の請求項１は、「窓孔」に関して、「第１窓孔を有する第１基台と、該第１窓孔を覆って第１基台表面に固着された可撓性を有する第１フィルムと、上記第１窓孔に対応する第２窓孔を有する第２基台と、該第２窓孔を覆って第２基台表面に固着された可撓性を有する第２フィルムとからなって・・・第１窓孔または第２窓孔には前記窓孔が物品より小さい場合に窓孔を大きく開きうるように切込線とその外周に折り込み線が形成されており、上記窓孔を覆う第１フィルムまたは第２フィルムは前記切込線および折り込み線の外側で第１基台表面または第２基台表面に固着してなる」と規定するところ、その前半部分の記載は、第１窓孔、第２窓孔ともに、基台表面に固着された可撓性を有するフィルムに覆われていることを規定するにとどまり、その後半部分の記載は、「窓孔」が物品よりも小さい場合に大きく開き得るように切込線と折り込み線が形成されていることを規定するにとどまると解される。
そうすると、特許請求の範囲の記載上は、「窓孔」との用語が、その本来持つ語義と考えられる「窓状に開口された部分」との意味以外に、特別な技術的意義が与えられているものと解すべき根拠はなく、このような一般的な意味での「窓孔」という用語を前提に、①基台表面に固着された可撓性を有するフィルムに覆われており、②窓孔が物品より小さい場合に窓孔を大きく開き得るように切込線とその外周に折り込み線が形成されているという構成が付加されているにすぎないものとして、一義的に解釈可能なものというべきである。
なお、本件明細書（甲第３号証）の発明の詳細な説明の記載においても、【課題を解決するための手段】欄（段落【０００４】）に上記特許請求の範囲と同じ記載があるほかは、第２実施例として、「図５で明らかなように、窓孔１４（２４）には切込線Ｋが四隅に設けられ、またその外周には折り込み線が形成されているので窓孔１４（２４）が小さい場合にこの部分が撓み窓孔を大きく開くことができる」（段落【０００８】）との記載が認められるにすぎず、参加人の主張するように、「窓孔」の縁部がフィルムを押さえる作用を有することを示す記載はない。技術常識に照らして考えても、窓孔の縁部が「フィルムを押さえる作用」を奏するか否かは、物品を挟圧する際に作用する力と、フィルムの撓み特性及び折れ込み線の剛性の関係によって定まることは明らかであるが、こうした点について、本件明細書には何らの記載もない。
参加人は、本件特許に係る特許公報の図４（甲第３号証）が、窓孔より小さい物品を保持する状態を図示しており、この図示によれば、窓孔は開くことなく扁平な姿勢に維持されて縁部でフィルムを押さえている旨主張する。しかし、本件明細書中には、同図に関して、フィルムを押さえつける作用について何らの説明もないことは前示のとおりであるから、この図示が、フィルムに作用する引張力に抗して、窓孔の縁部がこれを押さえつけるという技術思想までを示すものといえるかにはそもそも疑問がある上、これを措くとしても、「窓孔」の技術的意義を確定するに当たって、単なる一実施例の説明にすぎない図面の図示が、特許請求の範囲に記載された文言自体の語義を離れて解釈すべき根拠となり得るものではない。そうすると、本件発明１の「窓孔」は、その縁部が突出するフィルムを押さえる作用を有するもの（実質的な窓孔）であるとする参加人の主張は、本件発明１の「窓孔」の技術的意義について、明細書の記載に基づかない解釈を加えて、引用刊行物発明と対比すべきことを主張することに帰するものであって、採用することができない。したがって、この主張を前提として、引用刊行物発明の「窓孔」（参加人のいう「形式的窓孔」）が本件発明１の「窓孔」に相当するものではないとする主張も、その立論の前提を欠き、失当というほかない。(2)　次に、参加人は、引用刊行物発明において、「窓孔が物品より小さい場合に窓孔を大きく開きうるように形成」されているとはいえない旨主張するが、参加人自身、引用刊行物発明は、窓孔（参加人のいう「形式的窓孔」）より大きい物品を保持する場合には、折り込み線に沿って更に大きな角度まで折られるものであることは自認しているところであり、かつ、参加人のいう引用刊行物発明の「形式的窓孔」が本件発明１の「窓孔」と一致することは上記のとおりである以上、上記構成を引用刊行物発明が有するとした本件決定の認定にも誤りはない。結局、参加人の上記主張も、本件発明１の「窓孔」の技術的意義に関する上記の採用し得ない主張を前提とするものであって、採用の限りでない。
(3)　また、参加人は、本件発明１では、保持する物品が窓孔より大きい場合、窓孔周辺がフィルムと接しながら切込線を中心に変形し、最適位置まで折り曲げられていくため、フィルムを保護することができるとの作用を奏するのに対し、引用刊行物発明では、窓孔周辺が折り込み線に沿ってあらかじめ折り曲げられているので、物品は最初にフィルムのみに押し付けられて伸張することとなり、物品の端部や凹凸によりフィルムが切り裂かれる危険があり、その作用効果が異なる旨主張する。しかし、窓孔に関する本件明細書の記載は上記認定のとおりであって、参加人の主張する上記作用効果は、明細書の記載に基づかないものといわざるを得ない。(4)　したがって、本件発明１が特許法２９条１項３号に該当するとした本件決定の判断に誤りはない。当該誤りがあることを前提に、本件発明２の新規性及び本件発明３、４の進歩性についての本件決定の判断の誤りをいう参加人の主張は、前提を欠くものであって理由がない。なお、本件発明２、３は、請求項１の従属項に係るものであり、本件発明４に係る請求項４は形式的には請求項１の従属項ではないものの、取消事由２に係る「窓孔」、「第１窓孔または第２窓孔には、窓孔が物品より小さい場合に窓孔を大きく開きうるように切込線とその外周に折り込み線が形成」されているとの各構成を共通にするものである。３　以上のとおり、参加人主張の本件決定取消事由は理由がなく、他に本件決定を取り消すべき瑕疵は見当たらない。
よって、参加人の請求は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第１３民事部
裁判長裁判官    　篠　　原　　勝　　美
裁判官    　長　　沢　　幸　　男
裁判官    　宮　　坂　　昌　　利
（別紙）
参考図


平成１２年(行ケ)第４０４号審決取消請求事件
平成１４年１２月１２日口頭弁論終結
判決
原　　　　　　告日本臓器製薬株式会社
訴訟代理人弁理士萼経   夫
同中村寿夫
同加藤勉
被　　　　　　告特許庁長官　太　田　信一郎
指定代理人星野浩一
同村山隆
同　　　　　　　　山　　口　　由　　木
同　　　　　　　　高　　木　　　　　進
同　　　　　　　　大　　橋　　良　　三
同　　　　　　　　涌　　井　　幸　　一
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
特許庁が平成１１年審判第１０７４６号事件について平成１２年８月２９日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，平成２年１１月２１日，発明の名称を「病態モデル動物の作製方法」とする発明について特許出願をしたが（国内優先権主張平成元年１１月２４日（以下「本件優先権主張日」という。）），平成１１年５月１４日，拒絶査定を受けたので，同年７月１日，これに対する不服の審判の請求をした。特許庁は，これを平成１１年審判第１０７４６号事件として審理し，その結果，平成１２年８月２９日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同年９月２５日，その謄本を原告に送達した。
２　特許請求の範囲
「(1)アセチルコリン又はヒスタミンをモルモットに吸入させ，その吸入開始からモルモットが呼吸困難によって横転するまでの時間を測定し，０．０８％のアセチルコリン又は０．０２５％のヒスタミンに対する横転時間が１５０秒以下であるモルモットを気道過敏系モルモットとして選抜し，兄妹交配，いとこ交配及び選択交配を組み合わせて少なくとも５世代にわたる継代選抜を行い，上記気道過敏系モルモットの出現率が５世代において９０％以上となるように繁殖させて気道過敏系モルモットを作製する方法。
(2)モルモットがＨａｒｔｌｅｙ系モルモットである特許請求の範囲第１項記載の方法。
(3)特許請求の範囲第１項又は第２項記載の方法によって作製された気道過敏系モルモット。
(4)アセチルコリン又はヒスタミンをモルモットに吸入させ，その吸入開始からモルモットが呼吸困難によって横転するまでの時間を測定し，０．０８％のアセチルコリンに対する横転時間が６００秒以上又は０．０２５％のヒスタミンに対する横転時間が３５０秒以上であるモルモットを非気道過敏系モルモットとして選抜し，兄妹交配，いとこ交配及び選択交配を組み合わせて少なくとも５世代にわたる継代選抜を行い，上記非気道過敏系モルモットの出現率が５世代において１００％となるように繁殖させて非気道過敏系モルモットを作製する方法。(5)モルモットがＨａｒｔｌｅｙ系モルモットである特許請求の範囲第４項記載の方法。
(6)特許請求の範囲第４項又は第５項記載の方法によって作製された非気道過敏系モルモット。」
（以下，請求項１によって特定される発明を「本願発明」という。）
３　審決の理由
審決の理由は，別紙審決書の写しのとおりである。要するに，本願発明は，「Ｂｒｏｎｃｈｉａｌ　Ｒｅａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ　ｉｎ　Ｇｕｉｎｅａ　Ｐｉｇｓ　ｔｏ　Ａｃｅｔｙｌｃｈｏｌｉｎｅ　ｏｒ　Ｈｉｓｔａｍｉｎｅ　Ｅｘｐｏｓｕｒｅ」（「モルモットにおけるアセチルコリン及びヒスタミン吸入に対する気道反応性」，Ｅｘｐ．Ａｎｉｍ．３８（２），１０７－１１３，１９８９，以下「引用刊行物」という）に記載された技術（以下「引用発明」という。）及び周知技術に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものである，とするものである。
審決の認定した本願発明と引用発明との一致点及び相違点は，次のとおりである。
（一致点）
アセチルコリン又はヒスタミンをモルモットに吸入させ，その吸入開始からモルモットが呼吸困難によって横転するまでの時間を測定し，その横転時間に基いて，気道過敏系モルモットを選抜する気道過敏系モルモットを作製する方法。であ
る点
（相違点）
①　横転時間による選抜に関して，前者（本願発明）が「０．０８％のアセチルコリン又は０．０２５％のヒスタミンに対する横転時間が１５０秒以下である」のに対して，後者（引用発明）ではそのことが限定されていない点（相違点①）②　交配方法に関して，前者が「兄妹交配，いとこ交配及び選択交配を組み合わせて少なくとも５世代にわたる継代選抜を行う」のに対して，後者ではそのこと
が記載されていない点（相違点②）
③　出現率に関して，前者が「気道過敏系モルモットの出現率が５世代において９０％以上となる」のに対して，後者ではそのことが記載されていない点（相違点③）
第３　原告主張の取消事由の要点


審決は，引用発明を誤認して，同発明と本願発明との相違点であるものを一致点と誤認し（取消事由１），相違点①ないし③についての判断を誤り（取消事由２～４），本願発明の顕著な効果を看過した（取消事由５）。審決の犯したこれらの誤りは，それぞれ，結論に影響することが明らかであるから，審決は，違法として取り消されなければならない。
１　取消事由１（一致点・相違点の誤認）
(1)審決は，本願発明と引用発明とは，「アセチルコリン又はヒスタミンをモルモットに吸入させ，その吸入開始からモルモットが呼吸困難によって横転するまでの時間を測定し，その横転時間に基いて，気道過敏系モルモットを選抜する気道過敏系モルモットを作製する方法」である点において一致すると認定した。しかし，この認定は誤りである。
引用刊行物は，本願発明の発明者らがモルモットの選抜基準を検討するために実施した基礎的研究結果を論文化したものである。その表題どおり「モルモットにおけるアセチルコリンおよびヒスタミン吸入に対する気道反応性」についての研究をまとめたものであり，そこに示された研究において，モルモットの気道反応性を調べるために「横転開始所要時間」を測定する方法を用いていることは，事実である。そして，同刊行物に，「現在，アセチルコリンまたはヒスタミン吸入による横転開始所要時間を指標として用いることにより，気道過敏系又は非過敏系モルモットのｂｒｅｅｄ（判決注・「繁殖」か「品種改良」かで，当事者間に争いがある。）を試みており」との記載があることも事実である。しかし，結局のところ，同刊行物をみても，その「試み」の内容は一切不明である。気道過敏系モルモット作製の具体的条件は，引用刊行物に示された研究においては，全く確立されておらず，したがって，同刊行物に開示されてもいない。
そうである以上，引用刊行物に，「気道過敏系モルモットを作製する方法」が記載されている，ということはできない。
(2)引用刊行物に示された研究においては，いまだ，気道過敏系モルモット作製の具体的条件は，全く確立されていない。
モルモットは，マウスやラットと異なり，性成熟月齢及び妊娠期間が長く，産仔数が少ないため，繁殖に時間がかかり，均質な実験動物として増やしにくい動物である。さらに，モルモットは，近交退化が著しいため，形質を遺伝的に固定するのが極めて困難な動物である。モルモットという動物の特殊性は，本願発明に係る願書に添付した明細書（以下「本願明細書」という｡)でも説明されており，本件優先権主張日当時の当業者の常識である。
モルモットという動物の上記特殊性にかんがみれば，アセチルコリン又はヒスタミン吸入による横転開始所要時間を指標として用いて気道過敏系モルモットを飼育したとしても，引用刊行物には，薬液濃度及び横転開始所要時間の設定，すなわち，選抜目標の設定がないから，選抜目標の設定を誤れば，時間的，労力的，経済的に計り知れない損失を招く恐れがあり，また，選抜目標を設定して選抜育種を開始したとしても，選抜効果が挙がるまでには長年月を要し，しかも，果たしてその個体数が増えていくのか否か，さらには品種改良ができるのか否かが，全く不明である。
したがって，引用刊行物に記載されている技術（引用発明）は，「気道過敏系モルモットの作製方法」として技術的に完成していないのである。(3)審決は，「ｂｒｅｅｄ」を「品種改良」と訳しているが，正しくない。生物学の分野の専門の英和／和英辞典である「生物学用語辞典」（甲第２３号証の１～３）では，「ｂｒｅｅｄ」の日本語訳として「生む，繁殖する」が挙げられている。乙第３号証には，「ｂｒｅｅｄ」の訳として「（品種を）改良する」があるものの，それより前に「繁殖させる」が挙げられている。いずれにせよ，生物学の分野の専門の文献中の「ｂｒｅｅｄ」の訳としては，生物学の分野の専門の用語辞典である甲第２３号証の１～３の「生物学用語辞典」の訳を採用すべきである。
２　取消事由２（相違点①についての判断の誤り）
(1)審決は，相違点①について，「刊行物１における横転時間の測定においても，０．０８％濃度のアセチルコリン，及び０．０２５％濃度のヒスタミンが用いられている。刊行物１には上記濃度における横転時間がどの程度であれば気道反応性が高いと判断できるかについて具体的には明記されていないものの，例えば縦軸を横転時間とした第５ないし６図の分布図を見れば，１５０秒以下の横転時間のものが最も気道反応性が高いことは明らかであるので，気道反応性の高いモルモットを選抜する基準となる時間として，「１５０秒以下」を採用することに格別の困難性は認められない。」と判断した。
(2)①引用刊行物に示された横転時間の測定において，０．０８％濃度のアセチルコリン及び０．０２５％濃度のヒスタミンが用いられていること，②引用刊行物（第５図及び第６図）に，アセチルコリンあるいはヒスタミン吸入によるモルモットの横転開始所要時間の分布が示されていることは，審決が認定するとおりである。
しかし，上記①の事項は，市販のモルモット群における気道過敏性の検討，すなわち，吸入させる薬物間の相関関係や週齢との関係並びに閾値との相関関係を調べるための薬物濃度として記載されているのであり，継代選抜による気道過敏系モルモットの選抜基準として記載されているわけではない。また，上記②の分布に関する事項も，市販のモルモット群についての横転開始所要時間の分布を示すものであって，継代選抜による気道過敏系モルモットの選抜基準として記載されているわけではない。しかも，第５図及び第６図のデータにおける薬物の濃度は，アセチルコリンについては０．１％，ヒスタミンについては０．０５％であり，本願発明で特定されている各薬物濃度とは異なっている。このように，審決の指摘する事項は，いずれも，審決の気道反応性の高いモルモットを選抜する基準となる時間として，「１５０秒以下」を採用する根拠となり得るものではない。
しかも，審決のいうように，最も気道反応性が高いものが選抜されるべきものであるとすると，第５図及び第６図から，１５０秒以下ではなく，１００秒以下あるいは８０秒以下のものが選抜されることになるはずである。結局，引用刊行物には，選択基準についての記載は，全くないことになるのである。
(3)被告は，本願発明の「０．０８％のアセチルコリン又は０．０２５％のヒスタミンに対する横転時間が１５０秒以下」という条件は，臨界的な技術的意義を有するとはいえない，と主張する。
しかしながら，各世代において選抜されるモルモットの個体数及び性質は，横転開始所要時間の設定上限値によって変化するものである。選抜基準（選抜目標）の設定は，モルモットの選抜飼育をするに当たって最初に当面する重要な問題であり，選抜目標の設定を誤ると，時間的，労力的，経済的に計り知れない損失を招くこととなるのである。
３　取消事由３（相違点②についての判断の誤り）


(1)「動物を交配して繁殖させる際に，極度の近親交配を継続すると，産子能力，成長率，強健性，寿命などの点において衰退（近交退化）が生じるため，適切な選抜と淘汰を行う必要があり，これまでに公表されているモルモットも長期にわたる極度の近親交配と選抜，淘汰を毎世代繰り返して確立された系統であることは，当業界では周知である」（審決書３頁１０行～１４行）ことは，動物繁殖の一般論としては認める。
しかしながら，このような動物繁殖の一般論から，審決が，「気道過敏系モルモットの品種改良を行う際に，兄妹交配やいとこ交配に加えて，近交退化を避けるために，選択交配を組み合わせて，少なくとも５世代にわたる継代選抜を行うことは，当業者が容易になし得ることと認められる。」（審決書３頁１６行～１９行）と判断したのは，誤りである。
(2)薬液用量と横転時間により特定されたモルモットの継代選抜による飼育は，本願発明におけるものが最初であり，それまでに行われたことがない。近親交配のみによる場合の，あるいは近親交配と選択交配とを組み合わせた場合の，各世代における上記モルモットの出現率も，同モルモットの産子能力，成長率，強健性，寿命，それらのファクターに基づく近交退化の程度なども，実際に飼育してみなければ分からないことである。引用刊行物には薬液用量と横転時間により特定された本願発明のモルモットの継代選抜による飼育については全く記載されていないのであるから，近親交配に加えて選択交配を組み合わせて，少なくとも５世代にわたる継代選抜を行うことは，引用発明からは全く想到できないことである。モルモットは，気道感受性に個体差があり，またマウスやラットとは異なって妊娠期間が長期で（妊娠期間は約６０日）一腹産仔数も少なく（出産一回の産仔数は３～４匹）繁殖が極めて困難であることに加え，近交退化が激しいことから，均一な高気道感受性を有するモルモット系は未だ確立されていない。気道過敏性モルモットの系統を確立するのは非常に困難なことである。
４　取消事由４（相違点③についての判断の誤り）
審決は，相違点③について，「本願明細書第１０頁第１２～１８行にも記載されているように，近親交配を継続すれば，早い世代において，気道反応性の高いモルモットの出現する率は高くなる。しかし，近交退化を避けるためには，交配過程において適切な選択交配を行う必要性もあることから，高い出現率をどの世代において達成させるかは，繁殖状況などを勘案して，当業者が適宜決め得ることと認められる。」と判断した。この判断も誤りである。
引用刊行物には，薬液用量と横転時間により特定されたモルモットの継代選抜による飼育については全く記載されていないから，同刊行物をみても，モルモットの飼育において，各世代における気道過敏性モルモットの出現率などを知ることは，全くできない。モルモットの飼育において，近親交配を継続すれば，早い世代において，高い出現率が達成されるのか否か，実際に飼育してみなければわからない。
相違点③に係る本願発明の「気道過敏系モルモットの出現率が５世代において９０％以上となるように」との構成を，当業者が容易に推考し得たものであるとすることはできない。
５　取消事由５（顕著な効果の看過）
(1)本願発明で得られる気道過敏系モルモットは，アセチルコリン，ヒスタミン等の気道収縮の起因物質に対して均一な高気道反応性を示し，気管支喘息や鼻アレルギーの研究及び気管支喘息治療剤や抗アレルギー物質の薬効を測定するための病態モデル動物として非常に有用性が高いものである。このような本願発明の効果は，予測できないものである。(2)前述したとおり，薬液用量と横転時間により特定されたモルモットの継代選抜による飼育において，近親交配による場合の，あるいは近親交配と選択交配を組み合わせた場合の，各世代における上記モルモットの出現率も，同モルモットの産子能力，成長率，強健性，寿命，それらのファクターに基づく近交退化の程度なども，実際に飼育してみなければわからないことである。また，引用刊行物には，薬液用量と横転時間により特定された本願発明のモルモットの継代選抜による飼育については全く記載されていないのであるから，このモルモットを，近親交配に加えて選択交配を組み合わせて，少なくとも５世代にわたる継代選抜を行い，出現率を５世代で９０％以上に達成することは，引用発明からは全く予測できないことである。
(3)本願発明においては，気道過敏系モルモットの出現率は５世代で９０％以上であるものと規定している。本願明細書の第１表から明らかなとおり，５世代で９０％以上の出現率で生まれた気道過敏系モルモットは，１００％の出現率で次世代の気道過敏系モルモットを産んでいるのである。すなわち，９０％以上の出現率で生まれた５世代の本願発明の気道過敏系モルモットは，「実質的に１００％の出現率で気道過敏系モルモットを産出するモルモット」なのである。したがって，「実質的に１００％の出現率で気道過敏性モルモットを産出する系の確立」という効果は，本願発明の効果であり，このような効果は予測することのできないものである。
第４　被告の反論の要点
審決の認定判断は，すべて正当であり，審決を取り消すべき理由はない。
１　取消事由１（一致点・相違点の誤認）について
(1)引用刊行物に，親モルモットの購入から系統の確立の確認までが，その具体的な条件を含めて一貫して示され，技術的に完成した形で発表されている，というわけではないことは，事実である。しかし，ある刊行物に記載された発明が技術的に完成されたものであるか否かは，その発明に基づいて別の発明をすることが当業者にとって容易になし得たことであるか否かの判断とは，関係のないことである。
確かに，引用刊行物には，気道過敏系モルモットを作製する際に，「横転開始所要時間」を指標とするという着想は開示されているものの，その実験の具体的な条件や継代選抜方法に関する記載はない。しかし，このような具体的な条件は，引用刊行物に記載された「横転開始所要時間」の測定方法などを参考にして，当業者が実験により求めることができるものであり，また，モルモットを増やして集団として維持することも，従来から知られている交配手法を参考にして，容易になし得ることである。たとい，具体的な条件等が記載されていなくとも，引用刊行物に開示された「横転開始所要時間」を指標とする着想に基づいて，気道過敏系モルモットの作製方法を具現化することは，当業者にとって，格別困難なことではない。


引用刊行物は，気道過敏系モルモットの作製を試みている他の研究者に対して，開発の手掛かりを与え，「横転開始所要時間」を指標とする気道過敏系モルモットの作製を試みるという動機付けを与えるものである。(2)引用刊行物には，「現在，アセチルコリンまたはヒスタミン吸入による横転開始所要時間を指標として用いることにより，気道過敏系又は非過敏系のモルモットの品種改良（被告注・原告の指摘では「繁殖」）を試みており，この目的のために，様々な基礎的実験が進められている。」（１０７頁左欄１１行～１７行）との記載に加えて，「横転開始所要時間」と用量閾値（気道反応性の高低を示す指標である。）との間に相関関係のあることが示されている。そうすると，用量閾値と相関関係のある「横転開始所要時間」も，モルモットの気道反応性の程度を示す指標となり，横転開始所要時間の短いモルモットほど用量閾値が低く気道過敏なモルモットであることは，当業者が容易に理解し得ることである。そして，気道過敏系のモルモットの品種改良（原告の指摘では「繁殖」）において，横転開始所要時間が気道過敏なモルモットを選び出す「選抜基準」となることは，技術的にみて明らかである。引用刊行物には，「横転開始所要時間」を指標として用いることにより，気道反応性の高いモルモットを選抜する，気道過敏系モルモットを作製する方法が実質的に開示されているということができる。
２　取消事由２（相違点①についての判断の誤り）について(1)本願発明の「０．０８％のアセチルコリン又は０．０２５％のヒスタミンに対する横転時間が１５０秒以下」という条件は，臨界的な技術的意義を有するものではない。上記の選抜条件は，あるモルモットの集団から気道過敏なモルモットを選抜するために任意に設定したにすぎないものであり，上記条件以外では実施が不可能であるという性質のものではない。
(2)引用刊行物の第７，９，１０図には，実験に使用した，静岡県実験動物農協から購入したモルモットの中に，「０．０８％濃度のアセチルコリン又は０．０２５％濃度のヒスタミン吸入による横転開始所要時間が１５０秒以下」のものが既に存在することが示されている。そして，上記各図によれば，これらモルモットは，実験に使用されたモルモットのなかで特に気道過敏性であることが明らかである。
(3)引用刊行物には，「モルモットにこれらの薬物を高濃度で吸入させると，すべての動物が強い反応を示してしまうために，個々の過敏性の差が不明確になる。従って，使用する各薬物の適切な濃度を選択することが不可欠である。」（１１１頁右欄４６行～５２行）との記載があり，薬液濃度は，動物に強い影響を与えずに過敏性の差が明確になる程度の低濃度が好ましいことが示されている。そして，０.１％アセチルコリン処理及び０．０５％ヒスタミン処理におけるものではあるものの，横転時間の分布が，図５図，第６図に示されおり，そこには個々の個体における過敏性の差が明確に示され，この図を見れば，０．１％アセチルコリン処理での横転時間が「１５０秒以下」のモルモットは，平均（３７７±３３秒）よりも，気道過敏性であることが容易に理解できる。
(4)上記各事項の下では，相違点①に係る本願発明の構成に想到することは，当業者にとって容易であったことが明らかである。
３　取消事由３（相違点②についての判断の誤り）について原告は，引用刊行物には，薬液用量と横転時間により特定された本願発明のモルモットの継代選抜による飼育については全く記載されていないから，上記モルモットについて，近親交配及び選択交配を組み合わせて，少なくとも５世代にわたる継代選抜を行うことは，引用発明からは全く想到できないことである，と主張する。
血縁同士の交配が個体数の減少などの近交退化をもたらすこと，近親交配だけではなく選抜交配等を組み合わせて近交退化を避けることは，原告も認めるとおり，当業者によく知られたことである。そうであるならば，気道過敏性モルモットを作製するに当たって，近親交配だけを行うことをしないで，これに選抜交配等を組み合わせることにより，近交退化を避けることは，当業者が容易に着想し得ることであり，このような周知の選抜交配方法を適用することが，気道過敏なモルモットにおいてのみ格別困難であるということはできない。しかも，本願発明においては，「兄妹交配，いとこ交配及び選択交配を組み合わせて少なくとも５世代にわたる継代選抜を行い，上記気道過敏系モルモットの出現率が５世代において９０％以上となるように繁殖させて」としているだけであって，具体的な交配手順や選抜する個体の数等を全く特定していない。本願明細書の発明の詳細な説明をみても，「気道過敏系又は非気道過敏系モルモットは，気道感受性の高いもの同志又は低いもの同志をかけあわせていく継代選抜を繰り返して作製することができる。」（甲第２号証５頁１１行～１４行），「近交退化を避けるため，兄妹交配にいとこ交配や選抜交配を適宜加えるとともに，できるだけ大きいコロニーを形成しつつ継代選抜を行う方法を採った。」（１０頁１３行～１６行）と記載されているだけである。これらの手法は，正に動物繁殖の一般的な手法そのものにすぎない。
４　取消事由４（相違点③についての判断の誤り）について本願明細書には「近交係数の急激な上昇に伴う近交退化を避けるため，兄妹交配にいとこ交配や選抜交配を適宜加えるとともに，できるだけ大きいコロニーを形成しつつ継代選抜を行う方法を採った。この方法では急激な気道過敏性の上昇又は低下を得ることができないので，長期世代にわたる繁殖と多くの動物の飼育が必要である。」（１０頁１２行～１８行）と記載され，兄妹交配による気道過敏性の上昇という効果を犠牲にしても，いとこ交配や選抜交配を加えて，近交退化を避けることを優先したことが記載されている。一方，近交退化を避けるために，兄妹交配にいとこ交配や選抜交配を適宜加えることは，動物繁殖の分野では周知の手法であり，この手法を採用すれば，出現率の急激な上昇を期待することができないことは，当然に予想されるところである。
そうであるならば，近親交配，選抜交配のそれぞれによる出現率，近交退化の程度を勘案して，気道過敏系モルモットの出現率が５世代において９０％となるよう，交配手順や選抜する個体数等を決めることは，当業者が適宜設定することができる程度のことであるというべきである。
５　取消事由５（顕著な効果の看過）について
原告が主張する「実質的に１００％の出現率で気道過敏性モルモットを産出する系統の確立」という効果は，本願の請求項４に係る発明の効果であって，これを本願発明（請求項１に係る発明）の効果とすることはできない。その余の原告主張の効果は，当業者が予測し得る範囲内のものである。
第５　当裁判所の判断
１　本願発明の概要
甲第２号証によれば，本願明細書には，次の記載があることが認められる。
（産業上の利用分野）


「本発明は，均一な高気道感受性又は低気道感受性を有する新規な病態モデル動物を作製する方法に関する。」（明細書２頁４行～６行）
（従来の技術）
「気管支喘息患者は気道過敏性が亢進しているため気道過敏性を指標とした診断が必要と考えられており，そのため気管支喘息の研究には，気道感受性が高く旦つ均一である病態モデル動物の開発が望まれている。実験動物の中で，モルモットは気道過敏性が高くアレルギー反応を惹起しやすいことより，古くから喘息，アレルギーのモデル動物として繁用されてきた。しかし，モルモットは気道感受性に個体差があり，またマウスやラットとは異なって妊娠期間が長期で一腹産仔数も少なく繁殖が極めて困難で，且つ近交退化しやすいため近交を重ね病態系をつくるのが非常に難しい等の理由から，気道感受性が均一なモルモットストレインは未だ確立されていない。」（同２頁８行～２１行）
（発明が解決しようとする問題点）
「本発明の目的は，気道過敏系（高気道感受系）又は非気道感受系（低気道感受系）病態モデル動物を作製する方法，並びに該方法にて作製した新規な気道過敏系又は非気道過敏系病態モデル動物を提供することにある。」（同２頁末行～３頁４行）
（問題点を解決するための手段）
「本発明は，気道収縮の起因物質を吸入させ，これに対する気道反応性を指標にして，均一な高気道感受性又は低気道感受性を有する病態モデル動物を作製する方法である。
本発明においては，実験動物の中でも特に気道感受性が高くアレルギー反応を惹起しやすいなどの理由から，モルモットを病態モデル作製用の動物として選んだ。モルモットには多くの系統があるが，中でもＨａｒｔｌｅｙ系モルモットが気道感受性の個体差が大きいため高気道感受系及び低気道感受系のオリジンのコロニーを形成しやすく，且つ週齢により変化するけれども雌雄差の少ないことなどから好ましく利用しやすい。
気道感受性を測定する際に吸入させる気道収縮の起因物質としては，通常の気道感受性試験等において用いられる気道収縮作用を有する物質が利用でき，例えばヒスタミン，アセチルコリン，メタコリン，セロトニン，プロスタグランジンＦ１α，プロスタグランジンＦ２α，ロイコトリエンＣ４，ロイコトリエンＤ４，ＳＲＳ－Ａ，ＰＡＦ等が挙げられる。
上記気道収縮起因物質に対する気道反応性を測定する方法としては，摘出気道の収縮反応を測定する方法など種々の方法があるが，繁殖の難しいモルモットを用いる場合は，できる限り動物を生かした状態で測定し個体数の減少を防ぐ方法を適用するのが好ましい。・・・
気道収縮起因物質に対する気道反応性を定量的に測定するには，吸入させる起因物質の濃度を高めていくことにより閾値を求める方法もあるが，試験回数が多くなり時間がかかるため，多くの動物を測定するのは難しい。上述の吸入法に関しては，横転時間と気道感受性の閾値には相関関係が認められることが確かめられており，一定濃度の気道収縮起因物質を吸入させ，横転時間の長短により該起因物質に対する気道反応性を測定する方法が，試験回数が少なく済み実際的で好ましい。吸入させる起因物質の濃度，気道過敏系と非気道過敏系を選択する基準などは適宜設定することができるが，例えば，オリジンの親モルモットの平均横転時間を測定し，この平均横転時間を基準として，その３分の２の時間内に横転するものを高気道感受系（気道過敏系），また横転時間がオリジンの１．５倍以上であるものを低気道過敏系（非気道過敏系）と両系に属するモルモットを選択するのは好ましい方法として挙げられる。
気道過敏系又は非気道過敏系モルモットは，気道感受性の高いもの同志又は低いもの同志をかけあわせていく継代選抜を操り返して作製することができる。繁殖にあたっては，できる限り近交係数の上昇する兄妹交配を用いるのが一般的には好ましいが，モルモットは他の実験動物と異なり，近交退化が激しく，また一腹産仔数も少ないことから，家系の絶滅を防ぐため，本発明においてはいとこ交配や血縁関係なしに気道感受性の程度が好ましい動物をかけあわせる選択交配を適宜交えて行った。」（同３頁６行～５頁２０行）
（作用及び効果）
「・・・アセチルコリン及びヒスタミンに対する気道過敏系及び非気道過敏系モルモットの出現率は，世代を重ねる毎に上昇し，第５世代において９０％以上，６世代において１００％となり遺伝的に両系に分離確立することができた。モルモットは実験動物としては気道過敏性の著しく亢進している動物であり，従来より喘息やアレルギーのモデル動物として繁用されてきたが，個体によって気道感受性に差がある。そこで，より好ましい病態モデル動物として，ヒスタミン，アセチルコリン等の気道収縮起因物質に対する気道感受性が高く，旦つ均一の気道感受性を有する系の確立が望まれていた。
しかし，モルモットはラットやマウス等の他の実験動物と異なり，妊娠期間が約６０日と長く，一腹産仔数も少なく繁殖が極めて困難であることに加え，近交退化が激しいことから，均一な高気道感受性を有するモルモットストレインは未だ確立されていなかった。
本発明においては，モルモットの繁殖の困難性を考慮し，動物を生かして次の繁殖に供するため，気道感受性の測定においてアセチルコリン，ヒスタミン等の気道収縮起因物質を吸入させ，吸入開始から呼吸困難による横転までの時間（横転時間）を測定する方法（吸入法）を採用することにより，個体数の減少を抑え，家系の絶滅を防いだ。
以前，兄妹交配のみの継代繁殖によって，気道過敏系及び非気道過敏系モルモットを作製する報告があったが，兄妹交配のみによる近交退化並びにコロニーが小さすぎた等の理由により後の繁殖が続かなかったらしく，第２世代までの報告に終わり，この系が確立されたという報告はその後なかった。　これに対して，本発明者らは近交係数の急激な上昇に伴う近交退化を避けるため，兄妹交配にいとこ交配や選択交配を適宜加えるとともに，できるだけ大きいコロニーを形成しつつ継代選抜を行う方法を採った。この方法では急激な気道過敏性の上昇又は低下を得ることができないので，長期世代にわたる繁殖と多くの動物の飼育が必要である。しかし，上述の結果に示したように，本発明において，気道過敏系及び非気道過敏系の両系において，第５世代で９０％以上，第６世代で１００％の出現率を得ることができ，後の繁殖に適用可能な両系が確立できた。


本発明気道過敏系モルモットは，アセチルコリン，ヒスタミン等の気道収縮の起因物質に対して均一な高気道反応性を示し，気管支喘息や鼻アレルギーの研究及び気管支喘息治療剤や抗アレルギー物質等の薬効を測定するための病態モデル動物等として非常に有用性が高いものである。非気道過敏系モルモットも，気道過敏系の対照として，また過敏系とは逆の性質を持つ病態モデル動物として，気管支喘息等の研究において有用である。」（同９頁２行～１１頁８行）
２　取消事由１（一致点・相違点の誤認）について
(1)引用刊行物に，「アセチルコリン又はヒスタミンをモルモットに吸入させ，その吸入開始からモルモットが呼吸困難によって横転するまでの時間を測定」するという技術が記載されていることは，当事者間に争いがない。(2)引用刊行物に，次の記載があることも，当事者間に争いがない。①　「Ｈａｒｔ１ｅｙ系モルモットを用い，アセチルコリン（ＡＣｈ）およびヒスタミン（Ｈｉｓｔ）の吸入による気道の感受性について検討し，以下の結果が得られた。
１．　８週齢のモルモットを用い，ＡＣｈあるいはＨｉｓｔの吸入によって生じる薬液濃度と呼吸困難による横転開始所要時間との関係について検討した結果，いずれの薬物の場合においても用量依存性が認められた。」（甲第５号証の訳文１頁７行～１１行）
②　「現在，アセチルコリンまたはヒスタミン吸入による横転開始所要時間（ＴＮＰＦＤ）を指標として用いることにより，気道過敏系または非過敏系のモルモットのｂｒｅｅｄ（判決注・「繁殖」か「品種改良」かで，当事者間に争いがある。）を試みており，この目的のために，様々な基礎的実験が進められている。」
（同２頁６～８行）
③　「判定：動物の気道過敏性は，吸入開始から薬物により引き起こされる横転開始所要時間により示した。軽度の呼吸困難を起こす（呼吸時に肋間胸壁の軽度の陥没を伴う）最低濃度を，この反応の閾値（μｇ／ｍｌ）とした・・・。」
（同３頁１８～２０行）
引用刊行物の上記記載によれば，引用発明においては，「横転開始所要時間」，すなわち，アセチルコリン又はヒスタミンをモルモットに吸入させ，その吸入開始からモルモットが呼吸困難によって横転するまでの時間を指標として用いて，気道過敏系又は非気道過敏系のモルモットを産み出し，育てようと試みていることが明らかであり，横転開始所要時間を指標として用いるという以上，モルモットを，横転開始所要時間の長短で区別し，いずれかを選択することが前提となっていることも，明らかである。
したがって，引用発明には，アセチルコリン又はヒスタミンをモルモットに吸入させ，横転開始所要時間に基いて，気道過敏系モルモットを選抜して繁殖させる技術，換言すれば，横転開始所要時間に基いて，気道過敏系モルモットを選抜することにより，気道過敏系モルモットを作製する方法が開示されているものということができる。
(3)原告は，引用刊行物には，気道過敏系モルモット作製の具体的条件が，確立されたとは記載されておらず，同条件そのものが開示されているわけでもないとして，引用刊行物には，「気道過敏系モルモットを作製する方法」が記載されているとはいえない，と主張する。
しかしながら，本願発明の進歩性を検討するに当たって引用刊行物について考慮すべきことは，同刊行物に接した当業者が，そこに記載された事項を契機として本願発明に容易に想到し得たかどうかである。したがって，引用刊行物に，それを出発点として本願発明に向かうだけのものが開示されている限り，そこに，気道過敏系モルモット作製の具体的条件が確立したものとして記載されていないからといって，それだけで，同刊行物に，「気道過敏系モルモットを作製する方法」が記載されていないことになるわけではない。
前述したとおり，引用刊行物の記載によれば，上記の限度で，「気道過敏系モルモットを作製する方法」が記載されていることは，明らかである。原告は，モルモットという動物の特殊性にかんがみれば，アセチルコリン又はヒスタミン吸入による横転開始所要時間を指標として用いて気道過敏系モルモットを飼育したとしても，引用刊行物には，薬液濃度及び横転開始所要時間の設定，すなわち，選抜目標の設定がないから，選抜目標の設定を誤れば，時間的，労力的，経済的に計り知れない損失を招く恐れがあり，また，選抜目標を設定して選抜育種を開始したとしても，選抜効果が挙がるまでには長年月を要し，しかも，果たしてその個体数が増えていくのか否か，さらには品種改良ができるのか否かが全く不明である，したがって，引用発明は，「気道過敏系モルモットの作製方法」として技術的に完成していない，と主張する。
しかしながら，本願発明の進歩性を検討するに当たっての出発点になり得るか否かという観点に立った場合，引用発明（引用刊行物に記載される技術）が，「気道過敏系モルモットの作製方法」として技術的に完成していなければならないものでないことは，上述したとおりであり，原告主張の上記事実は，引用刊行物に，審決が一致点として認定した技術が記載されているとすることの妨げにはなり得ないことが，明らかである。
３　取消事由２（相違点①についての判断の誤り）について(1)①引用刊行物に，横転時間の測定に０．０８％濃度のアセチルコリン及び０．０２５％濃度のヒスタミンが用いられるものが記載されていること，②引用刊行物（第５図及び第６図）に，アセチルコリンあるいはヒスタミン吸入によるモルモットの横転開始所要時間の分布が示されていることは，当事者間に争いがない。(2)甲第５号証によれば，引用刊行物には，次の記載があることが認められる。
①　「材料および方法・・・
薬物：塩化アセチルコリン（０ｖｉｓｏｔ，第一製薬（東京），以下ＡＣｈと略）およびヒスタミン二塩酸塩（半井化学（京都），以下Ｈｉｓｔと略）は実験直前に生理食塩液に溶解して使用した。


吸入：吸入には我々の研究室で通常用いている既報の方法・・・を用いた。すなわち，モルモットをガラス鐘内（体積１０ｌ）に置き，エアー・コンプレッサー（送気量６ｌ／分，日本商事（大阪））にガラス製ネブライザー（噴霧量，０．１ｍｌ／分，日本商事（大阪））を通じてＡＣｈまたはＨｉｓｔの噴霧を行い，ガラス鐘内のエアゾールは底部から一定の割合で漏出させた。ＡＣｈおよびＨｉｓｔの気中濃度は，薬液消費量（０．１ｍｌ／分）およびネブライザーの送気量（６ｌ／分）から算出した。計算上のＡＣｈ濃度０．０３，０．０５，０．０８および０．１％を用いた場合，それぞれガラス鐘内では５．０，８．４，１３．４，１６．７μｇ／ｌ（空気）であり，同じくＨｉｓｔ濃度０．０２５，０．０５および０．１％が用いられた場合，それぞれガラス鐘内では１．０，２．１，４．２μｇ／ｌ（空気）であった。」（訳文２頁１２行～３頁９行），「判定：動物の気道過敏性は，吸入開始から薬物により引き起こされる横転開始所要時間により示した。軽度の呼吸困難を起こす（呼吸時に肋間胸壁の軽度の陥没を伴う）最低濃度を，この反応の閾値（μｇ／ｍｌ）とした・・・｡｣（訳文３頁１８行～２０行）
②　「結果
１．ＡＣｈおよびＨｉｓｔ吸入に対する用量依存性
・・・８週齢雄性モルモットに０．０３％，０．０５％および０．１％（Ｗ／Ｖ）ＡＣｈまたは０．０２５％，０．０５％および０．１％（Ｗ／Ｖ）Ｈｉｓｔを吸入させた。各薬物の濃度と喘息症状によって惹起される横転開始所要時間との間には，いずれも用量依存性が観察された。
２．ＡＣｈおよびＨｉｓｔ吸入における横転開始所要時間の分布結果を図５および６に示す。・・・
３．ＡＣｈおよびＨｉｓｔに対する反応の相関
結果を図７に示す。８週齢雄性モルモットに０．０８％ＡＣｈまたは０．０２５％Ｈｉｓｔを吸入させた。・・・
４．加齢に伴う過敏性の変化
結果を図８に示す。生育した２週齢から２０週齢の雄性モルモットに，０．０８％ＡＣｈまたは０．０２５％Ｈｉｓｔを吸入させた。・・・５．ＡＣｈおよびＨｉｓｔの用量閾値と横転開始所要時間の相関結果を図９および10に示す。横転開始所要時間を調べるために，８週齢雄性モルモットに，０．０８％ＡＣｈまたは０．０２５％Ｈｉｓｔを吸入させた。・・・」（訳文３頁下から８行～４頁１９行）
③　「考察・・・
今回の実験において，モルモットに０．０８％ＡＣｈおよび０．０２５％Ｈｉｓｔを吸入させたところ，各薬物に対する横転開始所要時間の値の間に正の相関関係が見い出された。気道過敏性を調べるためにＡＣｈおよびＨｉｓｔを用いたが，この両薬物は反応メカニズムが異なると考えられている・・・。それにもかかわらず実験動物で正の相関が観察されたことは，臨床での知見を支持するものと考えられた。
また，モルモットにこれら薬物を高濃度で吸入させると，全ての動物が強い反応を示してしまうために，個々の過敏性の差が不明確になる。従って，使用する各薬物の適切な濃度を選択することが不可欠である。」（訳文４頁下から５行～５頁下から４行）
④　図５には，「０．１％アセチルコリン（ＡＣｈ）吸入によるモルモットの横転開始所要時間（ＴＮＰＦＤ）の分布」，図６には，「０．０５％ヒスタミン（Ｈｉｓｔ）吸入によるモルモットの横転開始所要時間（ＴＮＰＦＤ）の分布」，図７には，「０．０８％アセチルコリン（ＡＣｈ）吸入と０．０２５％ヒスタミン（Ｈｉｓｔ）吸入によるモルモットの横転開始所要時間（ＴＮＰＦＤ）の値の相関関係」，図９には，アセチルコリンの用量を横軸，０．０８％のアセチルコリンによる横転開始所要時間を縦軸とする「アセチルコリン吸入におけるモルモットの横転開始所要時間（ＴＮＰＦＤ）と用量閾値の相関関係」，図１０には，ヒスタミンの用量を横軸，０．０２５％のヒスタミン（「アセチルコリン」とあるのは，「ヒスタミン」の誤記と認める。）による横転開始所要時間を縦軸とする「ヒスタミン吸入におけるモルモットの横転開始所要時間（ＴＮＰＦＤ）と用量閾値の相関関係」が，それぞれグラフによって示されている。図７，９，１０中には，０．０８％のアセチルコリン又は０．０２５％のヒスタミンを吸入させた場合に横転開始所要時間として，多くは１５０秒より長いものであるものの，１５０秒以下のものも存在することが示されている。


引用刊行物の上記認定の記載によれば，同刊行物には，①第一製薬（東京）の塩化アセチルコリン及び半井化学（京都）のヒスタミン二塩酸塩を，実験直前に生理食塩液に溶解して使用したこと，②吸入方法は，研究室で通常用いている既報の方法であること，③吸入濃度として，塩化アセチルコリン０．０８％（Ｗ／Ｖ），ヒスタミン二塩酸塩０．０２５％（Ｗ／Ｖ）のものも用いたこと，④各薬物の濃度と喘息症状によって惹起される横転開始所要時間との間には，いずれも用量依存性が観察されるという結果が得られたことが記載されており，しかも，図７，９，１０によれば，⑤０．０８％のアセチルコリン又は０．０２５％のヒスタミンを吸入させた場合の横転開始所要時間は，多くにおいては１５０秒より長いものの，１５０秒以下のモルモットもいることも示されていることが明らかである。そうだとすると，引用刊行物に接した当業者が，アセチルコリン又はヒスタミンをモルモットに吸入させることで気道過敏系モルモットを選抜するに当たり，０．０８％のアセチルコリン又は０．０２５％のヒスタミンを吸入させてみようと考えることに，格別困難性はない，ということができる。また，引用刊行物には，各薬物の濃度と喘息症状によって惹起される横転開始所要時間との間には，いずれも用量依存性があることも，０．０８％のアセチルコリン又は０．０２５％のヒスタミンを吸入させた場合の横転開始所要時間も上記のとおり示されているのであるから，横転開始所要時間の基準として「１５０秒以下」を採用し，１５０秒以下の横転開始所要時間のモルモットを気道過敏系モルモットとして選抜することも，格別の困難なくなし得ることというべきである（気道過敏性のより高いモルモットを選抜しようとすれば，横転開始所要時間を，他の条件が許す限り，より短く設定すべきことになるのは当然である。）。
(3)原告は，引用刊行物の，①横転時間の測定に０．０８％濃度のアセチルコリン及び０．０２５％濃度のヒスタミンが用いられているとの記載は，市販のモルモット群における気道過敏性の検討，すなわち，吸入させる薬物間の相関関係や週齢との関係並びに閾値との相関関係を調べるための薬物濃度として記載されているのであり，継代選抜による気道過敏系モルモットの選抜基準として記載されているわけではない，②引用刊行物（第５図及び第６図）に，アセチルコリンあるいはヒスタミン吸入によるモルモットの横転開始所要時間の分布が示されていることは，市販のモルモット群についての横転開始所要時間の分布を示すものであって，継代選抜による気道過敏系モルモットの選抜基準として記載されているわけではない，③上記第５図及び第６図のデータにおける薬物の濃度は，アセチルコリンについては０．１％，ヒスタミンについては０．０５％であって，本願発明で特定されている各薬物濃度とは異なっている，と主張する。
しかしながら，発明の進歩性を判定する際に基準とされる当業者とは，問題となっている発明の属する技術分野の基準時（出願日あるいは優先権主張日）における技術常識を有し，研究，開発のための通常の技術的手段を用いることができ，材料の選択や設計変更などの通常の創作能力を発揮でき，しかもその出願に係る技術分野及びその出願の発明が解決しようとする課題に関連した技術分野の基準時の技術水準にあるものすべてを自らの知識とすることができる者のことである。引用刊行物によって，「横転開始所要時間」を指標とする気道過敏系モルモットの作製を試みるという動機付けが与えられているのであるから，①同刊行物に示された横転開始所要時間の測定において，０．０８％濃度のアセチルコリン及び０．０２５％濃度のヒスタミンが用いられており，②同刊行物（第５図及び第６図）に，濃度はそれぞれ０．１％，０．０５％であって，上記０．０８％，０．０２５％とは異なるものの，アセチルコリンあるいはヒスタミン吸入によるモルモットの横転開始所要時間の分布も示されており，さらに，③同刊行物に０．０８％濃度のアセチルコリン及び０．０２５％濃度のヒスタミンを用いた場合の横転開始所要時間について上記のように記載されているのであれば，同刊行物の筆者がこれらをどのような意図で記載したのかにかかわらず，これらを適宜，継代選抜による気道過敏系モルモットの選抜基準として採用し，吸入させる薬物としては０．０８％濃度のアセチルコリン及び０．０２５％濃度のヒスタミンを，横転開始所要時間としては１５０秒以下を選択することは，当業者にとって，容易に想到し得る事項である，という以外にない。この程度の事項を容易推考の範囲外にあるとするのは，人（当業者）の有する理解力や応用力を余りに低く設定するものであり，不合理であることが明らかである。
原告の上記主張は，失当である。
原告は，審決のいうように，最も気道反応性の高いものを選択するとすれば，１５０秒以下ではなく，１００秒以下などが採用されるはずである，と主張する。しかし，選択基準を余りに厳しくすると，個体数を維持することが困難となることが明らかであるから，横転開始所要時間は，短くしさえすればよいというものではないことも明らかである。審決は，「例えば，縦軸を横転時間とした第５図，第６図の分布図を見れば，１５０秒以下の横転時間のものが最も気道反応性が高いことは明らかであるので，気道反応性の高いモルモットを選抜する基準となる時間として，「１５０秒以下」を採用することに格別の困難性は認められない。」（審決書３頁４行～８行）として，一見，最も気道反応性の高いもののみを選抜すべきことを前提にしているかのようである。しかし，上記説示と第５図，第６図とを対比すれば，そうではなく，審決が，気道反応性の高いものの方から始めて相当のところまでを選択すべきことを前提にしているものであることが，明らかである。この点についての原告の主張も失当である。
４　取消事由３（相違点②についての判断の誤り）について(1)動物繁殖の一般論として，「動物を交配して繁殖させる際に，極度の近親交配を継続すると，産子能力，成長率，強健性，寿命などの点において衰退（近交退化）が生じるため，適切な選抜と淘汰を行う必要があり，これまでに公表されているモルモットも長期にわたる極度の近親交配と選抜，淘汰を毎世代繰り返して確立された系統であることは，当業界では周知である」（審決書３頁２段）ことは，当事者間に争いがない。


(2)甲第６号証の１ないし３によれば，「実験動物学第１版　昭和５７年９月１０日　株式会社養賢堂発行」には，次の記載があることが認められる。①　「これまでに確立され公表されているマウス，ラット，ハムスター，モルモット，ウサギなどの近交系は，いずれも長期にわたって極度の近親交配と選抜，淘汰を毎世代くりかえして確立された系統である。・・・実験動物の近交系を確立するには，時間的にみて多くの年月を要するだけでなく，育種をすすめる過程において，生存上に不利になるような遺伝子の集積，固定，さらに，近交退化などの育種上困難な問題にも遭遇してくるので，注意深い観察と記録を行なうことはもちろん，同時に適切な選抜，淘汰が行なわれることが必要になってくる。」（９１頁）
②　「近親交配とは，同じ系統のなかでも，特に近縁関係にあるもの，すなわち，親子（Ｐａｒｅｎｔ－ｏｆｆｓｐｒｉｎｇ），兄妹（きょうだい，ｓｉｓｔｅｒ　ａｎｄ　ｂｒｏｔｈｅｒ，ｓｉｂ），従兄妹（いとこ，ｃｏｕｓｉｎ），叔姪（おじめい，ｕｎｃｌｅ－ｎｅｐｈｅｗ），祖孫（ｇｒａｎｄｐａｒｅｎｔ－ｇｒａｎｄｃｈｉｌｄ）のあいだの交配をさすものである。そして，これら以外の遠縁関係にあるものの交配を外交配（ｏｕｔｂｒｅｅｄｉｎｇ）とよんでいる。」（９１頁～９２頁），「近交係数は近親交配の継続によって，ある遺伝子座がホモ
になる確率を％で示した数値であり，」（９２頁）
③　「極度の近親交配を継続してゆくと，その結果として，しばしば近交退化が発現し，生物としての適応性がいちじるしい低下する場合がみられる。一般に知られている近交退化としては，体の大きさ，成長率，産子能力，泌乳能力，強健性，寿命などの点に衰退が起こるといわれている。」（９５頁）④　「以上，説明してきた近交退化は，近親交配の継続に伴って発現してくる現象であり，近交系の作出，維持，生産にあたって極めて大きい障害となってくる問題である。これらの近交退化の防止について具体的な解決法が検討されなければならないが，育種学的にみてもなお未知の部分が多く，今後，検討を要する分野であり，現状では，繁殖集団の匹数をなるべく多くして，毎世代，厳重な選抜，淘汰を加えてゆくという提案しかできない。」（９７頁）⑤　表３．３には，きょうだい交配を代々続けた場合の近交係数の変化が表として示され，これによると，０世代では近交係数０．０％であったのが，１世代では２５．０％，２世代では３７．５％，３世代では５０．０％，４世代では５９．４％，５世代では６７．２％となり，１０世代では８８．６％，１１世代では９０．８％となる（９３頁）。
(3)上記文献の上記認定の各記載を考慮すると，モルモット等の実験動物の品種改良において，近親交配を継続すると，近交係数（ある遺伝子座がホモになる確率）が急激に上昇して，所期の性質を有する動物の出現率が高まるけれども，他方，近交退化によって，体の大きさ，成長率，産子能力，泌乳能力，強健性，寿命などの点に衰退が起こり，これが，近交系の作出，維持，生産に当たって極めて大きい障害となっていることが，重要な問題として指摘されている，ということができる。気道過敏系モルモットの品種改良に対しても上記指摘が当てはまることは，いうまでもないところである。
しかし，一方で，これらの近交退化の解決方法として，決定的なものが見出されているわけではないものの，少なくとも，現状において，繁殖集団の匹数をなるべく多くして，毎世代，厳重な選抜，淘汰を加えてゆくという方法が提案されているのである。
上記文献の公刊された時期を考えれば，上記各事項は，本件優先権主張日当時，当業者間において周知であったというべきである。(4)上記文献の上記の開示によれば，品種改良において，近親交配を継続すると，世代を追って近交係数（ある遺伝子座がホモになる確率）が急激に上昇して，気道過敏系モルモットの出現率が高まり，最終的には，何世代目かで，１００％に近づくこと，しかし，一方，近交退化によって，体の大きさ，成長率，産子能力，泌乳能力，強健性，寿命などの点に衰退が起こるという問題があること，これに対応する方法としては，繁殖集団の匹数をなるべく多くして，毎世代，厳重な選抜，淘汰を加えていくというものがあることが，当業者に広く知られていたということができる。
(5)以上(1)ないし(4)で述べた状況の下では，「気道過敏系モルモットの品種改良を行う際に，兄妹交配やいとこ交配に加えて，近交退化を避けるために，選択交配を組み合わせて」継代選抜を行ってみようと考えること自体は，それを妨げるような特別の事情がない限り，当業者にとってごく当然のことというべきである。そして，本件全資料を検討しても，上記特別の事情に当たるものを認めることはできない。
上記周知の事項の下では，継代選抜において所期のモルモットの出現率を高めようとすれば，継代選抜の世代数を増加させる必要があることは，明らかなことであるから，行うべき継代選抜の世代数として「少なくとも５世代」を選択することも，それを妨げるような特別な事情が認められない限り，当業者にとって何の困難もないこととというべきである。そして，本件全資料を検討しても，上記特別の事情に当たるものを認めることはできない。
(6)原告は，近親交配による，あるいは近親交配と選択交配を組み合わせた場合の，各世代における所期のモルモットの出現率も，同モルモットの産子能力，成長率，強健性，寿命，それらのファクターに基づく近交退化の程度なども，実際に飼育してみなければ分からないことである，モルモットを，近親交配に加えて選択交配を組み合わせて，少なくとも５世代にわたる継代選抜を行うことは，引用発明からは全く想到できないことである，と主張する。


しかしながら，およそ，試験や実験というものは，分からないからこそ，それを明らかにしようと考え，望ましい結果が出るかもしれないと期待して行うものであって，モルモットの出現率，モルモットの近交退化の程度などが実際に飼育してみなければ分からず，結果が予測できないからといって，当業者が，そのような試験や実験を行うことをやめるということになるものではない。原告のいう上記事情は，気道過敏系モルモットの品種改良を行う際に，「兄妹交配，いとこ交配及び選抜交配を組み合せて少なくとも５世代にわたる継代選抜」を行ってみようと考えることを妨げる事情とはなり得ない。原告の主張は，採用できない。
５　取消事由４（相違点③についての判断の誤り）について原告は，相違点③に係る本願発明の「気道過敏系モルモットの出現率が５世代において９０％以上となるように」との構成は，当業者にとって容易に推考できるものではない，と主張する。しかし，原告のこの主張について的確に検討するためには，本願発明を特定する特許請求の範囲において，「気道過敏系モルモットの出現率が５世代において９０％以上となるように」との文言が，技術的にどのような意味を有するか，が明らかにされなければならない。技術的な意味の明らかでない事項について，容易推考性を検討しても，無意味であることは，論ずるまでもないところであるからである。
本願発明は，「気道過敏系モルモットを作製する方法」に係る方法の発明であり，これに係る特許請求の範囲は，「アセチルコリン又はヒスタミンをモルモットに吸入させ，その吸入開始からモルモットが呼吸困難によって横転するまでの時間を測定し，０．０８％のアセチルコリン又は０．０２５％のヒスタミンに対する横転時間が１５０秒以下であるモルモットを気道過敏系モルモットとして選抜し，兄妹交配，いとこ交配及び選択交配を組み合わせて少なくとも５世代にわたる継代選抜を行い，上記気道過敏系モルモットの出現率が５世代において９０％以上となるように繁殖させて気道過敏系モルモットを作製する方法」というものである。このうち，「アセチルコリン又はヒスタミンをモルモットに吸入させ，その吸入開始からモルモットが呼吸困難によって横転するまでの時間を測定し，０．０８％のアセチルコリン又は０．０２５％のヒスタミンに対する横転時間が１５０秒以下であるモルモットを気道過敏系モルモットとして選抜し，」という部分は，内容が明確かつ具体的であり，しかも特定性に富むものとなっている。しかし，次の，「兄妹交配，いとこ交配及び選択交配を組み合わせて少なくとも５世代にわたる継代選抜を行い，」の部分は，内容は明確であるものの，それによって示される範囲は広く，外延の大きい，特定性に乏しいものとなっている。すなわち，ここでは，いわば周知の選抜交配方法が抽象的な形で述べられているだけであり，交配手順や選抜する個体数など具体的事項は何ら特定されていないから，そこから得られる所期のモルモットの出現率には，極めて高いものから極めて低いものまで多様のものが含まれてしまうことになる。
本願発明を特定する特許請求の範囲の文言中「アセチルコリン又はヒスタミンをモルモットに吸入させ，その吸入開始からモルモットが呼吸困難によって横転するまでの時間を測定し，０．０８％のアセチルコリン又は０．０２５％のヒスタミンに対する横転時間が１５０秒以下であるモルモットを気道過敏系モルモットとして選抜し，兄妹交配，いとこ交配及び選択交配を組み合わせて少なくとも５世代にわたる継代選抜を行い，」の有する意味が上記のとおりのものであることを前提にすると，「上記気道過敏系モルモットの出現率が５世代において９０％以上となるように」との文言の有する技術的意味は，「アセチルコリン又はヒスタミンをモルモットに吸入させ，その吸入開始からモルモットが呼吸困難によって横転するまでの時間を測定し，０．０８％のアセチルコリン又は０．０２５％のヒスタミンに対する横転時間が１５０秒以下であるモルモットを気道過敏系モルモットとして選抜し，兄妹交配，いとこ交配及び選択交配を組み合わせて少なくとも５世代にわたる継代選抜を行」うことの中に含まれる多様の方法（方法が多様であるのに応じて，得られる出現率も多様となる。）の中から，出現率が５世代において９０％以上になるもののみを選択し，それに限定するということであると認められ，これにそれ以上の技術的意味を認める資料は，本件明細書の記載を中心に本件全資料を検討しても見いだすことができない。
「上記気道過敏系モルモットの出現率が５世代において９０％以上となるように」との文言の有する技術的意味が上記のとおりであるとすると，これを推考することに格別の困難性が認められないことは，明らかなことである。上記のとおり，「アセチルコリン又はヒスタミンをモルモットに吸入させ，その吸入開始からモルモットが呼吸困難によって横転するまでの時間を測定し，０．０８％のアセチルコリン又は０．０２５％のヒスタミンに対する横転時間が１５０秒以下であるモルモットを気道過敏系モルモットとして選抜し，兄妹交配，いとこ交配及び選択交配を組み合わせて少なくとも５世代にわたる継代選抜を行い」との構成により得られる出現率には，多様のものがある以上，そして，出現率は，本来，１００％であることが理想である以上，それに近い９０％以上を選択することには何の困難もありようがないからである。
「上記気道過敏系モルモットの出現率が５世代において９０％以上となるように」との構成を推考の困難なものとする原告の主張は，「アセチルコリン又はヒスタミンをモルモットに吸入させ，その吸入開始からモルモットが呼吸困難によって横転するまでの時間を測定し，０．０８％のアセチルコリン又は０．０２５％のヒスタミンに対する横転時間が１５０秒以下であるモルモットを気道過敏系モルモットとして選抜し，兄妹交配，いとこ交配及び選択交配を組み合わせて少なくとも５世代にわたる継代選抜を行い」の構成に含まれる極めて多様の方法の中から，どのようにしたら「上記気道過敏系モルモットの出現率が５世代において９０％以上となる」ものを見付け出すことができるかの問題と，見付け出す対象としてどのようなものを設定するかという問題を混同するもの，換言すれば，課題の解決の困難をもって課題の設定の困難としようとするに等しいものという以外にない。本願発明が内容としているのが，「上記気道過敏系モルモットの出現率が５世代において９０％以上となる」ようにしようという課題の設定自体であり，この課題を解決する具体的な方法ではないことは，上記特許請求の範囲を中心とする本件明細書の記載全体に照らして，明らかなことであるからである（甲第２号証）。
６　取消事由５（顕著な効果の看過）について
原告は，本願発明は，「実質的に１００％の出現率で気道過敏系モルモットを産出する系統を確立」したものである，このような系統の確立は本願出願当時望まれていたにもかかわらず成功した例はなく，本願発明は長期未解決課題を初めて解決したものである，と主張する。
しかしながら，本願発明の特許請求の範囲によれば，５世代において９０％以上の出現率で気道過敏系モルモットを産出するというものであるから，本願発明が「実質的に１００％の出現率で気道過敏系モルモットを産出する系統を確立」したものでないことは，明らかである。
原告の上記主張は，前提において既に誤っている。


主文
原判決を破棄する。
被告人は無罪。
理由
１本件控訴の趣意は，弁護人岡本哲作成の控訴趣意書に記載されているとおりであるから，これを引用する。
そこで，記録を調査し，当審における事実取調べの結果を併せて検討する。
２控訴趣意中，事実誤認の点について
論旨は，原判決は，被告人について完全責任能力を認めているが，本件当時，被告人の責任能力が低下していたことは明らかであるから，原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある，というのである。原審で取調べられた関係各証拠によれば，本件の経緯，顛末について，以下の事実が認められる。すなわち，被告人は，()本件当時，住所地のアパート1に居住し，居室にいるときは何をするでもなく過ごし，ほとんど外出することもなく，生活保護を受給して生活していたこと，()平成１７年４月２７日昼過ぎ2，，ころ被告人方アパート近くのショッピングセンターＡ西口店付近路上において被告人以外の者同士が「お金が２億円程Ｂ【注：被告人と同じ姓】の家に流れ，ていった」などと話しているのを聞いたと思い，被告人の金２億円をＢがチョ。ロまかしたと考えて立腹したこと，()同月２８日昼ころから，被告人方居室で3缶ビール（３５０ｃｃ）を５本程飲んでいた際，上記話を思い出し，何で２億円がＢの所に流れとんならと思って再度立腹し，その２億円だけでも返して貰おうと考え，同日夕刻ころ，何も持たずに岡山市ａ町ｂ丁目ｃ番ｄ号所在の見ず知らずのＣ【注：Ｂと同姓】方へ赴き，インターフォンを執拗に鳴らし，ドアを叩くなどしたが，誰も応対しなかったため，一旦被告人方に戻ったこと，()暫くし4てから，もう戻っているだろう，腹が立つから包丁を持って行ってやろうなどと，，，考え刃体の長さ１４センチメートルの包丁を持ち出し   同日午後６時５分ころＣ方だと思って同市ａ町ｂ丁目ｃ番ｅ号所在のＤ方まで赴き，インターフォンで（），「。」「。」応対した同人の妻Ｅ当時５９歳   に対し旦那は居るかいつ帰って来るなどと申し向け，同女から「どなたですか」と尋ねられると   「Ｂだ」と答，。，   。え，不審に思った同女が玄関へ行き，ドアを少し開けたところ，強引に居宅内に，，「。立ち入ろうとし同女が必死にドアを閉めようとした際旦那に金をとられた返せ」などと申し向けながら上記包丁を突き出し，示凶器脅迫の本件犯行に及。んだこと，()その後，同女と押し問答となり，同女が上記包丁を被告人から取5り上げ，戸外に逃げて行ったため，同女を追いかけて行き，同市ａ町ｂ丁目ｃ番ｆ号所在のＦ方北側路上において，同女と口論していたところ，同日午後６時２０分ころ，同女の息子から通報を受けて上記Ａ付近に駆け付け，その周辺を検索していた警察官に発見され，職務質問を受けた際「ＧとＢという男に２億円を，貸したが，返してくれないので包丁を持って行った「家に行くと中年のおばさ。」んが出てきたので包丁を突き付けて，金を返せと脅した」などと申し立てたこ。とから，同日午後６時４０分ころ，本件の現行犯人として逮捕されたことなどが認められる。以上のとおりの本件の経緯，顛末によれば，被告人は，唐突に，Ｂの下に被告人の２億円が流れ，Ｂがこれを不正に取得したと思い込み，一旦はＣ方に赴いたものの，最終的には被害者方がＢ方であると考え，包丁を準備した上で本件犯行に及んだことは明らかである。


そして，被告人は，捜査段階において，Ｂ方だと思って被害者方に赴いたことや２億円の点などについて，警察官に対し，平成１７年５月１５日「Ｂ』の家，『に行ったつもりなのに，何故Ｄさんの家に行ったのかよく分かりません。間違えて他人の家に行ったのかも知れません。知らない間に家が勝手に動いたのかもしれません」などと供述し，警察官の「２億円はどうやって稼いだのか」との問。。いに対し「過去の自分の貯金であり，財産じゃ。通帳が無いから，いつからあ，るのか分からないが確かに私が稼いだ金じゃ」と供述し「君は生活保護を貰っ。，ているのに，いつ稼いだのか」との問いに対し「小さいころからの財産として。，私が持っていたものじゃ。兆という金が動いており，Ｈ銀行にはＩ銀行から２００億円という金が流れてきている。銀行が金を盗むんじゃ，ものすごい額じゃ。。，この金をバクチをして集団の中をぐるぐると動いとるバクチは賭け事ではなく言葉のやりとりとして行うものじゃ。実際には２０億という金が動いているが，その中の２億円を私と名前が一緒ということで『Ｂ某』の所に流れ，Ｂがその金をチョロまかしたんじゃ」と供述し「今まで２億円という金はどこにおいてい。，たのか」との問いに対し「通帳に入れていたのでどこか分からない。親から相。，続したものではなく，自然と財産として持っていたものじゃ」と供述し，更に。は「２億円という金を返して貰いに行っただけであり，真剣に話しを聞いて貰，うために包丁を持っていったのだ。今回の件がけりが付いたあとは，よそに流れているかもしれない２億円の行き先を突き止め，返して貰いに行かなければならない。なぜなら，２億円は私の金だからだ」などと供述（検１６号証）し，同。月１６日には「自分の２億円という金を返して貰いに行ったのであり，話を真，剣に聞いて貰うため，包丁を持っていったのです」などとも供述した（検１７。号証）上，同月１８日，検察官に対しても「今回の件は，人づてに，Ｃなんと，かという人が私のお金をチョロまかしたと聞いていたので，腹がたってそのお金を取り戻しに行ったのです。包丁を持って押し掛けた家が，Ｄという人の家だそうですが，Ｃなんとかという人の家に押し掛けたつもりでした。なぜその家に行ってしまったのかよくわかりません」などと供述しており（検１８号証，この。）ような供述内容に徴すると，本件犯行が相当強固かつ不可解な幻覚・妄想の影響下で敢行されたことが強く疑われる上，被告人が，これまで毒物及び劇物取締法，，違反の罪又はこれを含む罪により昭和５９年９月６日及び平成５年１月２２日２回罰金刑に処され，同７年７月２１日，同１１年１０月５日及び同１３年１月１６日，３度にわたって懲役刑に処された前科を有しているばかりか，捜査段階において「シンナー後遺症の治療のため，１８歳のころＪ病院に，２９歳のこ，ろＫ病院に，４２歳のころＬ病院に入通院するなどしていた」などと供述して。いる（検１５号証）ことに鑑みると，原審第１回公判期日における罪状認否において，被告人が本件公訴事実を認める陳述をし，責任能力の点を特に争点化しなかったことを考慮しても，本件当時，被告人の責任能力に欠けるところがなかったか否かは，できる限り慎重に審理・判断する必要があったというべきである。そこで，当審において，被告人の精神鑑定，鑑定人の証人尋問を実施したところ，本件当時，被告人は，統合失調症，有機溶剤遅発性精神病性障害，両疾患の合併のいずれかの状態にあったことが明らかとなった。すなわち，鑑定人Ｍ作成の鑑定書及び同人の当審公判供述によれば，現在の精神科臨床において，精神疾患の診断基準として一般的に使われているＤＳＭ－Ⅳによれば，統合失調症の特徴的症状として，()妄想，()幻覚，(   )解体した会話，()ひどく解体した又は1234緊張病性の行動，()陰性症状のうち２つ以上が１か月の期間ほとんどいつも存5在することとされているところ，被告人の場合，病歴から上記５つの症状のいずれもが存在していたことは間違いなく，鑑定人が診察や検査を行った約２か月間をみても，()幻覚，()妄想，(   )解体した会話は持続していたと考えられ，鑑123定期間中に直接観察できたとはいえないものの，本件前の無為・自閉的な生活態度からは，()の陰性症状が持続していたことが強く示唆され，また，犯行その5ものは()のひどく解体した行動と捉えることもできる上，幻覚・妄想の態様に4ついてみても，幻覚・妄想は統合失調症以外の疾患でも観察されることが多いも，，，，   ，ののその症状群すなわち   ()思考化声(   )話しかけと答えの形の声の幻聴12()自己の行為を注釈する声の幻聴，()身体的非影響体験，()思考奪取と思考34   5干渉，()思考伝播，()妄想知覚，()感情・意欲の領域における被影響体験や678作為体験は，第１級症状と呼ばれ，これらのうち，２，３の症状が確実に存在する場合，統合失調症である可能性が高いことが広く認められており，ＩＣＤ－１０などの他の診断基準の中でも重視されているところ，被告人が示す幻覚・妄想については，上記第１級症状のうち，少なくとも()ないし()の５項目が認めら37，，，れこの点からも被告人が統合失調症である可能性が支持されること   もっともＤＳＭ－Ⅳにより統合失調症と診断するためには，シンナーなどの物質の影響がないことを要し，これらの影響が考えられる場合には統合失調症との診断は行わないこととされており，被告人にシンナー乱用及びシンナー依存の既往が認められ，シンナー吸引開始に先立って幻覚・妄想があったと判断できる情報がないことに徴すると，被告人の示す幻覚・妄想などの症状は，シンナーによる遅発性精神病性障害，すなわち，幻覚・妄想などの精神病症状が物質の直接的な効果が作用していると想定される期間を明らかに越えて持続する場合であると考えることも可能であるが，被告人が統合失調症である蓋然性があることに徴すると，確定的にシンナーによる遅発性精神病性障害と診断することはできないこと，また，一般的に使われる診断基準は，上記両疾患の合併を認める立場はとっていないものの，統合失調症の発症年齢は２０歳前後が多く，１６ないし４０歳が主な発病，，，，危険年齢であり被告人の場合   シンナー吸引を始めたのは１２１３歳でありこの年齢で統合失調症が発症することは稀であるから，シンナー吸引を開始した後に明らかとなった幻覚・妄想は，一部は有機溶剤遅発性精神病性障害によるものであり，また一部は後に発症した統合失調症によるものとも考えられることなどが認められる。


平成一〇年（ワ）第二三三三八号　不正競争行為差止等請求事件
判　　　　決
原　　告　　　　　　　　　　　ファブリカ・ダルミ・ピエトロ・ベレッ
タ・エス・ピー・エー
右代表者　　　　　　　　　　　【Ａ】
原　　告　　　　　　　　　　　株式会ウエスタン・アームス
右代表者代表取締役　　　　　　【Ｂ】
右両名訴訟代理人弁護士　　　　北新居良雄
同　　　　　　　　　　　　　　中島　敏
同　　　　　　　　　　　　　　牧野利秋
被　　告　　　　　　　　　　　株式会社東京マルイ
右代表者代表取締役　　　　　　【Ｃ】
右訴訟代理人弁護士　　　　　　湊谷秀光
右補佐人弁理士　　　　　　　　【Ｄ】
主　　　　文
原告らの請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第一　原告らの請求
一　被告は、玩具銃に別紙「被告商品形態目録」記載の商品形態を使用し、又はそのパッケージ、広告、カタログ及び取扱説明書に同目録記載の商品形態を表示してはならない。
二　被告は、別紙「被告商品形態目録」記載の商品形態を使用した玩具銃、又は同目録記載の商品形態を表示したパッケージ、広告、カタログ及び取扱説明書を譲渡し、引き渡してはならない。
三　被告は、別紙「被告商品形態目録」記載の商品形態を使用した玩具銃、そのパッケージ、広告、カタログ及び取扱説明書並びにその製作に用いる金型及び印刷用原版を廃棄せよ。
四　被告は、原告ファブリカ・ダルミ・ピエトロ・ベレッタ・エス・ピー・エーに対し、六四〇八万円及びこれに対する平成一〇年一〇月二四日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。五　被告は、原告株式会ウエスタン・アームスに対し、六六九六万円及びこれに対する平成一〇年一〇月二四日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二　事案の概要
本件は、原告らが被告に対し、別紙「原告商品形態目録」記載の商品形態（以下「原告商品形態」という。）がいわゆる著名商品等表示又は周知商品等表示に該当し、被告が不正競争防止法二条一項二号又は一号所定の不正競争行為を行っていると主張して、玩具銃やそのパッケージ等に別紙「被告商品形態目録」記載の商品形態（以下「被告商品形態」という。）を使用することの差止め及び損害賠償を求めている事案である。
一　争いのない事実等
１（一）　原告ファブリカ・ダルミ・ピエトロ・ベレッタ・エス・ピー・エー（以下「原告ベレッタ」という。）は、イタリア共和国ブレシア市に本拠を置く銃器メーカーである（以下、原告ベレッタの製造・販売に係る実銃を「原告実銃」という。）。
原告ベレッタは、原告商品形態を有する「Ｍ９２ＳＢ－Ｆ」ないし「Ｍ９２Ｆ」という名称のけん銃（以下「Ｍ９２Ｆ」という。）を製造・販売している(甲第一号証及び弁論の全趣旨によって認められる。)。
（二）　原告株式会社ウエスタン・アームス（以下「原告ウエスタンアームス」という。）は、玩具銃の製造・販売業者であり、平成九年六月、原告ベレッタとの間で、原告実銃の形態を玩具銃に使用することなどに関して、全世界的な独占使用権を取得する旨のライセンス契約（以下「本件ライセンス契約」という。）を締結した。
（三）　被告は、玩具銃の製造・販売業者である（以下、被告の製造・販売に係る玩具銃を「被告玩具銃」という。）。
２（一）　被告は、平成二年六月ころから、その形態が原告商品形態と少なくとも近似する「ベレッタ９２Ｆ」という商品名の玩具銃（スプリング式エアガン。小売価格一九〇〇円。以下「被告商品一」という。）を製造・販売し、また、そのパッケージ、広告、商品カタログ及び取扱説明書（以下、これらを総称して、「パッケージ等」という。）に被告商品一の商品形態を表示して、これらを譲渡し、引き渡していた（なお、被告が現在も被告商品一の販売等をしているかどうかについては、争いがある。）。
（二）　被告は、遅くとも平成五年一月ころから、その形態が原告商品形態と少なくとも近似する「ステンレスタイプ・ベレッタ９２Ｆ」という商品名の玩具銃（スプリング式エアガン。小売価格二五〇〇円。以下「被告商品二」という。）を製造・販売し、また、そのパッケージ等に被告商品二の商品形態を表示して、これらを譲渡し、引き渡していた（なお、被告が現在も被告商品二の販売等をしているかどうかについては、争いがある。また、被告は、既に平成三年一二月ころから被告商品二を製造・販売していた旨を主張する。）。
（三）　被告は、平成九年一二月ころから現在まで、その形態が原告商品形態と少なくとも近似する「Ｍ９２Ｆミリタリーモデル」という商品名の玩具銃（スプリング式エアガン。小売価格二九〇〇円（ただし、被告は、そのほかに二六〇〇円及び一九八〇円のものがある旨を主張する。）。以下「被告商品三」といい、被告商品一ないし三を合わせて「被告各商品」という。）を製造・販売し、また、そのパッケージ等に被告商品三の商品形態を表示してこれらを譲渡し、引き渡している。
二　争点
１　被告各商品が、原告ら主張に係る被告商品形態を有するかどうか。
２　原告ベレッタとの関係における不正競争の成否


平成二年六月以降、被告商品一及び二に被告商品形態を用い、そのパッケージ等に被告商品形態を表示する行為、並びにこれらの商品等を譲渡し、引き渡す行為が、いずれも不正競争防止法二条一項一号所定の不正競争行為に該当するかどうか（なお、原告らは、同法附則三条の規定に照らし、右各行為が同法二条一項二号所定の不正競争行為に該当する旨の主張はしない。）。また、平成九年一二月以降、被告商品三に被告商品形態を用い、そのパッケージ等に被告商品形態を表示する行為、並びにこれらの商品等を譲渡し、引き渡す行為が、いずれも不正競争防止法二条一項二号又は一号所定の不正競争行為に該当するかどうか。殊に、（１）　原告商品形態が我が国において遅くとも昭和六〇年ころまでには原告ベレッタの商品等表示として著名なもの又は需要者の間で広く認識されているものとなっていたかどうか。（２）　被告各商品に被告商品形態を用い、そのパッケージ等に被告商品形態を表示すること（以下「被告各商品に被告商品形態を用いること等」という。）が、「商品等表示」としての「使用」に当たるかどうか。（３）　同条項一号所定の不正競争の成否に関し、被告各商品に被告商品形態を用いること等が、原告ベレッタの商品と混同を生じさせるものであるかどうか。３　原告ウエスタンアームスとの関係における不正競争の成否殊に、原告ウエスタンアームスが、原告ベレッタと共に原告商品形態の持つ出所識別機能、品質保証機能及び顧客吸引力を保護発展させるという共通の目的のもとに結束しているグループを構成する者に当たり、被告各商品に被告商品形態を用いること等の行為が、原告ウエスタンアームスとの関係においても不正競争防止法二条一項二号又は一号所定の不正競争行為に該当するかどうか。
４　原告らの差止請求の可否
殊に、被告は現在、被告商品一及び二に被告商品形態を用い、そのパッケージ等に被告商品形態を表示し、これらの商品等を譲渡し、引き渡しているかどうか。被告は、玩具銃に被告商品形態を用い、そのパッケージ等に被告商品形態を表示し、これらの商品等を譲渡し、引き渡すことについて、現在行っている以外にもこれを行うおそれがあるかどうか。原告らは、被告が玩具銃に被告商品形態を用い、そのパッケージ等に被告商品形態を表示することによって、営業上の利益を現に侵害され、又は将来侵害されるおそれがあるかどうか。
５　原告らの損害賠償請求の可否及びその損害額
三　争点に関する当事者の主張
１　争点１（被告各商品が被告商品形態を有するかどうか）について
（原告らの主張）
被告各商品の形態は、別紙「被告商品形態目録」記載のとおりであり、被告各商品は、いずれも原告ら主張に係る被告商品形態を有する。
（被告の主張）
被告各商品は全部で三種あり、その形態は、原告ら主張に係る別紙「被告商品形態目録」一つで特定されるべきものではないし、その細部までが同目録記載のとおりであるわけではない。
２　争点２（原告ベレッタとの関係における不正競争の成否）について
（原告ベレッタの主張）
（一）　まず、原告商品形態は、以下に詳述するとおり、我が国において、遅くとも昭和六〇年（一九八五年）ころまでには、いずれも原告ベレッタの商品であることを表示するもの（商品等表示）として著名なもの、又は需要者の間に広く認識されているものとなり、現在に至っている。
（１）　原告ベレッタは、世界で昀も古く、かつ、昀も著名な銃器メーカーであり、その武器製造の歴史は一五世紀後半にさかのぼる。狩猟用銃、高級ライフル、護身用ピストルなどの小型銃器を民間向けに製造・販売し、二〇世紀初頭には政府調達用銃器の分野に参入して飛躍的発展を遂げ、昀近では原告実銃がイタリア政府のみならずアメリカ政府やフランス政府の制式けん銃として採用されるなど、輝かしい歴史と実績を誇っており、今日、原告実銃は、ヨーロッパや北米大陸諸国ばかりでなく、我が国を含め広く世界中に広まっている（ちなみに、原告ベレッタの平成七年における総売上高は一億五三九〇万ドルであり、また、平成八年に我が国に輸入された原告ベレッタ製の散弾銃は一二三二丁であり、同年に我が国に輸入された全散弾銃数の三六・二パーセントを占めている。）。（２）Ｍ９２Ｆは、原告ベレッタの主力商品の一つであり、一九七〇年ころから研究開発され、一九七五年に量産が開始された「Ｍ９２型けん銃」を原型とするものであり、一九八五年にアメリカ軍制式けん銃として採用されたのを皮切りに、フランス警察、空軍でも制式けん銃として採用され、現在では、世界五〇か国以上の国々で軍、警察、法執行当局によって使用されている。（３）ア　原告商品形態の基本的な特徴は、次のとおりである。バレル１（末尾の数字は、別紙「原告商品形態目録」記載の符号である。以下同じ。）を覆うスライド２が、先端の橋渡し部分３と後部約四分の一の部分を除いて大きくカットされ、その結果バレルの上部及び左右両側面が直接露出し、フロント・サイト４は、スライドの橋渡し部分上に位置し、バレル先端５は、約八ミリメートル突出している。
ハンマー６は、リングタイプであって、その外周は突起を有さず円滑であり、また、グリップ７上部後方には、セフティ・レバー８の操作を容易にする三角状の肉薄部分９が設けられている。
トリガー・ガード10は、内周が卵形状をなすとともに、その外周の前方下部は、角形に折曲して、発射時における指の把持を確実にしている。イ　原告商品形態の細部は、次のとおりである。
スライド２の断面形状は、基部が長方形で、その上部を山状にした形状となっており、山の頂はなだらかで広く、稜線は凹面形にえぐられている。トリガー11の上部に位置するフレーム12右側面には、トリガー・バー13が露出しており、トリガー・バーは、角を丸めた横長長方形状をなしている。フレーム12左側面中央部には、フレームとスライドを分解するためのディスアセンブリーレバー14とディスアセンブリーボタン15が付設され、ディスアセンブリーボタンは、ディスアセンブリーレバーの下部前方に位置し、小円状である。フレーム左側面のディスアセンブリーレバーの後部には、略長方形のスライド・ストップ16が全体を露出して外装されており、その後方下部には、グリップの角部がかぶっている。
グリップ・パネル17には、略中央部の円形部分を除いて網状の規則的模様が付されている。


フレーム12の後部は、握りを安定させるエンドテール18が突出している。スライド後部両側面には、指かけ用の溝19が斜めに二〇本刻まれている。（４）　我が国においては、実銃の所持が規制されており、実銃が市場において多数流通するようなことはない。しかし、実銃の所持が禁止されている国においては、銃砲愛好者は、実銃に代えて模擬弾を発射できる玩具銃を所持するほかなく、また、実銃所持の規制が緩やかな国においても、実銃使用は容易に許されないから、銃砲愛好者は、日常的には玩具銃を購入してその発射で代替させている。玩具銃は、青壮年向けに、決して安価とは言えない価格で販売されており、これらの需要者は、実銃自体に関心を寄せ、当該実銃メーカーの製造する実銃の性能の優秀性、当該実銃メーカーの信用性を化体したものとして、玩具銃を購入するものであって、玩具銃関係雑誌に実銃に関する記事が多数掲載されていることなどに照らしても、実銃と玩具銃の関心層及び需要者層は、重複・共通するものといえる。（５）前記の原告ベレッタの実銃製造販売における輝かしい歴史と実績、原告商品形態の特徴に加え、Ｍ９２Ｆが昭和六〇年（一九八五年）に米軍制式けん銃として採用されたことを機に注目を浴び、我が国において、原告実銃が種々の報道や玩具銃関係の各雑誌（その主要なものの発行部数は、合計で毎月三〇万部を超える。）の記事等によって広く紹介された結果、原告商品形態は、遅くとも同年ころまでには、原告ベレッタの商品であることを表示するものとして、日本国内の実銃需要者及び玩具銃愛好者の間において著名なものとなり、少なくとも広く認識されているものとなって、現在に至っている。
（６）　被告は、我が国において、実銃の所持が原則として禁止され、実銃が市場で流通していないことを理由に、実銃は不正競争防止法の保護の対象となる「商品」に該当せず、その商品形態が商品等表示として著名性、周知性を具備し得るものでもないと主張する。しかし、「商品」とは、市場で金銭と交換される、業務の目的物である有体動産をいい、「商品」かどうかの判断に当たって、我が国の市場での流通量の多寡が問題とされるものでもない。実銃は、我が国においてその所持に公的許可を要するというだけであり、流通性が否定されているわけではなく、商標法上も商品として取り扱われていること（商標法施行規則別表第一三類参照）などに照らせば、不正競争防止法上の「商品」に当たるというべきである。また、ある商品形態がある者の商品等表示として著名又は周知であることを認定する上でも、我が国においてその商品が実際に販売され、あるいは多数販売されていることを要するものではない。
（二）　被告各商品に被告商品形態を用いること等は、「商品等表示」としての「使用」に当たる。
被告は、被告各商品に被告商品形態を用いること等は、どの実銃をモデル化したかを示しているにすぎない旨を主張する。しかし、原告実銃において、原告商品形態は、原告ベレッタの商品であることを示すものとして機能している。そして、被告各商品は、原告実銃を実物大でそのまま模したものであり、プラモデルやミニチュアカーのように、実物を参考にしつつも、縮小、変形、誇張、省略を適宜加えて、新たな商品の外観形状を創作したものとは異なる。被告は、原告商品形態と同一の形態を被告各商品に用いているのであって、このような場合にまで、被告各商品に被告商品形態を用いること等が、商品等表示としての使用に当たらないということはできない。被告自身、原告ベレッタ以外の実銃メーカーから、その製造・販売に係る実銃の形態を模した玩具銃を製造するについての許諾を得るなどしていることなどからすれば、被告各商品に被告商品形態を用いること等が商品等表示としての使用に当たることを認識していたものというべきである。玩具の商品分野においては、実物を模した玩具を製造・販売する際、実物の形態やそれに付された表示の使用について、実物メーカーの許諾を得る慣行が既に確立しており（昭和四一年には、模型メーカーである田宮模型が、自動車メーカーである本田技研から許諾を得て、その自動車の模型を製造・販売していた。）、被告各商品に被告商品形態を用いることが商品等表示としての使用に当たることは明らかである。
（三）　被告各商品に被告商品形態を用いること等は、原告ベレッタの商品と混同（不正競争防止法二条一項一号）を生じさせるものである。同条項一号所定の「混同」とは、取引者、需要者をして、商品の出所が同一であると誤信させること（いわゆる狭義の混同）のみならず、ある商品等表示と同一又は類似の表示が商品に付された結果、その商品が当該商品等表示の主体と組織上、営業上関連のある者の業務に係る商品であると誤認させること（いわゆる広義の混同）をも含むものである。
前記のとおり、実銃と玩具銃の関心層及び需要者層は、重複・共通しており、実銃に対して昀も密接な関連性を有する商品は、玩具銃といえる。そして、原告ベレッタは、実銃のみならず、衣服類、くつ類、かばん類、帽子、ナイフ、ライター、装飾品等にまで商品分野を拡大し、これらの商品を自ら販売し、又は他社にライセンスを付与して販売している（なお、原告ベレッタの平成一〇年における実銃以外の商品の売上高は、九〇億一一〇〇万リラである。）。玩具銃についても、昭和六〇年（一九八五年）から昭和六二年（一九八七年）までイタリア企業に、昭和六一年（一九八六年）から平成三年（一九九一年）までアメリカ企業にそれぞれライセンスを付与して製造・販売させ、昀近では、原告ウエスタンアームスと共同して世界的なライセンス活動を開始している。平成五年（一九九三年）及び平成六年（一九九四年）には、実銃から稼働機構を除去した模型銃を製造し、日本で販売したこともある。
このような事情の下においては、被告各商品に被告商品形態を用い、そのパッケージ等に被告商品形態を表示した場合には、需要者は、原告らの許諾を得て被告商品形態が用いられているものと認識し、その結果、被告各商品が、原告らと組織上、営業上関連のある者の業務に係る商品であるとの誤認を、需要者に生じさせることは明らかである。
実銃は、我が国において、狩猟用のものを除き店頭販売されることはなく、また、通常、玩具銃と並べて販売されることもないが、それらの事実は、混同の認定の妨げとなるものではない。
（四）　よって、平成二年六月以降、被告商品一及び二に被告商品形態を用い、そのパッケージ等に被告商品形態を表示する行為、並びにこれらの商品等を譲渡し、引き渡す行為は、いずれも不正競争防止法二条一項一号所定の不正競争行為に該当し、また、平成九年一二月以降、被告商品三に被告商品形態を用い、そのパッケージ等に被告商品形態を表示する行為、並びにこれらの商品等を譲渡し、引き渡す行為は、いずれも同条項二号又は一号所定の不正競争行為に該当する。
（被告の主張）


（一）（１）不正競争防止法は、商取引における不公正な競争行為を廃除し、公正な取引秩序の維持確立を目的とするものであるから、不正競争防止法の保護の対象となる「商品」とは、商取引の目的物として取引市場において転々流通し得べきものをいう。我が国においては、実銃は、その所持が一部の例外を除いて固く禁じられており、市場で流通するものではなく、流通する可能性もない（なお、官給品の調達のための国家機関と銃器メーカー等との取引は、ここでいう流通には当たらない。）。したがって、実銃は不正競争防止法の保護の対象となる「商品」に該当せず、その商品形態が商品等表示として著名性、周知性を具備し得るものでもない。
商標法施行規則別表には、「機関銃」や「けん銃」についての規定があるが、それは類別の国際的統一の要請から設けられたものにすぎず、不正競争防止法上の「商品」の概念を左右するものではない。
（２）　商品の形態が不正競争防止法二条一項一号及び二号所定の商品等表示に該当し得る場合があるとしても、そのためには、当該商品形態が技術的機能から必然的に導き出される形態を超えた独自の形態を有し、出所表示機能を取得するに至ることが必要であるというべきである。
原告商品形態のスライド、ハンマー、グリップ上部後方及びトリガー・ガードの各形状は、原告主張のとおりであるが、スライド、ハンマー及びトリガー・ガードの各形状は、他社の製品と同様のものであり、原告実銃固有の特徴と言うことはできないし、グリップ上部後方の形状も含めて、これらの形状は、いずれも技術的機能上の要請からの必然的形態といえる。原告商品形態の細部についても、原告主張のとおりであるが、いずれも技術的機能に由来するものである。そして、全体の形態が原告商品形態と酷似する実銃が、多数存在し、平成七年（一九九五年）には、原告商品形態と同様の形状のモデルガンも、多数販売されていた。したがって、原告商品形態は、技術的機能から必然的に導き出される形態を超えた独自の形態を有するとはいえず、出所表示機能を取得し得るものではないから、商品等表示とはなり得ない。
（３）　原告ベレッタは、我が国において原告実銃につき何ら営業活動及び宣伝活動をしたことがないのであるから、原告商品形態が原告ベレッタの商品等表示として著名性、周知性を具備しているとは到底いえない。
（二）　被告各商品に被告商品形態を用いること等は、自他商品の識別力を持つ態様で用いるものではなく、「商品等表示」としての「使用」に当たらない。鑑賞用あるいは玩具として、実物の形状をそっくりまねた模型ないしレプリカは、あらゆる分野において歴史的にも相当古くから存在する。模型ないしレプリカは、その実物と同じ形態をとらない限り商品として成立し得ないことは自明であり、その実物を模型化する以上、その形態は一義的に定まるものであって、プラモデルやミニチュアカーを含めて、そこに創意、工夫の働く余地はない。このような実物の模型ないしレプリカを鑑賞用ないし玩具として製造、販売することは、これまで広く行われてきている。
被告各商品は、実銃を実物大で忠実にモデル化した玩具銃であることから、被告商品形態が用いられているものである。被告各商品に被告商品形態を用いること等は、何ら自己の商品を他人の商品と識別させるものではなく、どの実銃をモデル化したかを示しているにすぎない。自他商品の識別という点からすれば、同種の商品について複数の競業者が同じ標識を付すということはあり得ないはずであるが、実際、同じ原告実銃の商品形態を模した玩具銃は、製造販売業者、価格、機能を異にしたものが市場に数多く存在している。
（三）　被告各商品に被告商品形態を用いること等は、原告ベレッタの商品と混同を生じさせるものではない。
被告各商品は、我が国において流通せず、所持することができない原告実銃をモデルとした玩具銃である。玩具銃は、四〇年にわたる歴史の中で玩具の分野において固有のジャンルを形成し、そのマーケットが長年にわたって築き上げられており（昭和三五年から平成九年までの間をみても、合計で一〇〇〇種類を優に超える玩具銃が発売され、その出荷数量も合計で三〇〇〇万丁を超える。現在でも年間約二〇〇万丁が出荷されている。）、需要者も、玩具銃にどの実銃をモデルにしたものかを示す意味で、実銃の形状が用いられ、実銃や実銃メーカーの名称、マーク等が付されることを当然のことと認識している。そして、玩具銃は、現に実銃や実銃メーカーの名称等のみならず、製造した玩具メーカーの名称が付されて販売されている。
原告ベレッタの昀近の商品カタログには、実銃以外の商品が掲載されているが、いずれも実銃の関連商品としてのいわゆるシューティング・アクセサリーであり、一般的な衣服等ではない。イタリア企業及びアメリカ企業にライセンスを付与して製造・販売したという玩具銃についても、日本に輸入されていないか、輸入されていたとしてもわずかな量であって、一般に知られるには至っていない。原告ベレッタが日本で販売した模型銃（実銃から稼働機構を除去したもの）についても、二〇万円以上もする高価なものであり、小学校の中ないし高学年以上を対象とした玩具銃である被告各商品とは、目的、機能、購買層が異なり、その販売数量も極めてわずかである。
したがって、実銃の形状が用いられ、実銃や実銃メーカーの名称等が付されているからといって、その玩具銃が当該実銃メーカーの商品あるいは当該実銃メーカーと親会社子会社の関係ないしは系列関係にある会社により製造された商品と誤認されるおそれは皆無であり、いわゆる広義の混同を生じさせるものではない。（四）　よって、平成二年六月以降、被告商品一及び二に被告商品形態を用い、そのパッケージ等に被告商品形態を表示する行為、並びにこれらの商品等を譲渡し、引き渡す行為は、いずれも不正競争防止法二条一項一号所定の不正競争行為に該当せず、また、平成九年一二月以降、被告商品三に被告商品形態を用い、そのパッケージ等に被告商品形態を表示する行為、並びにこれらの商品等を譲渡し、引き渡す行為は、いずれも同条項二号又は一号所定の不正競争行為に該当しない。３　争点３（原告ウエスタンアームスとの関係における不正競争の成否）について
（原告ウエスタンアームスの主張）
（一）　不正競争防止法二条一項一号及び二号所定の「他人」には、特定の表示に関する商品化契約によって結束した同表示の使用許諾者、使用権者及び再使用権者のグループのように、同表示の持つ出所識別機能、品質保証機能及び顧客吸引力を保護発展させるという共通の目的のもとに結束しているものと評価することのできるようなグループも含まれる（昀高裁第三小法廷昭和五九年五月二九日判決・民集三八巻七号九二〇頁参照）。


原告ウエスタンアームスは、原告ベレッタとの間の本件ライセンス契約が発効した平成九年六月二〇日以降、右契約に基づき、玩具銃の分野で、全世界において原告ベレッタの実銃の形態を始めとする各種商品等表示を使用し、かつ、第三者にサブライセンスを付与する権限を有し、原告ベレッタと共に当該実銃の形態を始めとする各種商品等表示の商品化事業を共同で遂行する立場にある。したがって、原告ウエスタンアームスは、原告ベレッタと共に、右商品等表示の持つ出所識別機能、品質保証機能及び顧客吸引力を保護発展させるという共通の目的のもとに結束した、使用許諾者及び許諾を受けた使用権者のグループを形成している。（二）　原告商品形態は、原告ベレッタと原告ウエスタンアームスとで構成される原告らグループの商品であることを表示するものに当たる。そして、原告商品形態が遅くとも昭和六〇年（一九八五年）ころまでには原告らグループの商品等表示として著名なもの又は需要者の間に広く認識されているものとなっていること、被告各商品に被告商品形態を用いること等が「商品等表示」としての「使用」に当たり、原告らグループの商品と混同を生じさせるものであることは、争点２に関する原告ベレッタの主張と同様である。
（三）　したがって、争点２に関する原告ベレッタの主張（四）に記載のとおり、本件ライセンス契約発効の日である平成九年六月二〇日以降、被告各商品に被告商品形態を用いること等の行為は、原告らグループの商品等表示と同一の商品等表示を使用するものとして、原告ウエスタンアームスとの関係においても、不正競争防止法二条一項二号又は一号所定の不正競争行為に当たるというべきである。
（被告の主張）
（一）　原告ウエスタンアームスは、単に原告ベレッタから名称及びマークの独占使用の許諾を受けたにすぎず、原告ベレッタと共にその実銃の形態を始めとする各種商品等表示の持つ出所識別機能、品質保証機能及び顧客吸引力を保護発展させるという共通の目的のもとに結束していると評価するに足りる事実は、何ら存在しない。
（二）　原告ウエスタンアームスは、原告ベレッタから許諾を得る以前には、被告と同様、ほしいままに原告実銃と同じ形態の玩具銃を製造・販売していたにもかかわらず、原告ベレッタから許諾を得るや、一転して、被告を含む業界他社に対し原告ベレッタの表示等の使用差止を求めてきたものである。このような原告ウエスタンアームスの行為は、明らかにクリーンハンドの原則に反するばかりでなく、不正競争防止の名の下に、公正な競争秩序を破壊し、自らの独占的利益を計ろうとするものであって、許されないというべきである。
４　争点４（原告らの差止請求の可否）について
（原告らの主張）
被告は、被告商品三に被告商品形態を用い、そのパッケージ等に被告商品形態を表示し、これらの商品等を譲渡し、引き渡して、不正競争を行っているのみならず、被告商品一及び二に被告商品形態を用い、そのパッケージ等に被告商品形態を表示し、これらの商品等を譲渡し、引き渡して、不正競争行為を行っている。そして、さらに今後、右行為以外にも、被告玩具銃に被告商品形態を用い、そのパッケージ等に被告商品形態を表示し、これらの商品等を譲渡し、引き渡して、右と同様の不正競争行為を行うおそれがある。
原告らは、被告の右不正競争行為により、原告商品形態の持つ出所識別機能、品質保証機能を害され、原告商品形態についての商品化事業の展開が妨げられるものであって、営業上の利益を現に侵害され、又は将来侵害されるおそれがある。よって、原告らは、不正競争防止法三条一項に基づき、被告に対し、玩具銃に被告商品形態を用い、そのパッケージ等に被告商品形態を表示し、これらの商品等を譲渡し、引き渡すことの差止めを求めるとともに、同法二項に基づき、被告商品形態を用いた玩具銃及び被告商品形態を表示したパッケージ等並びにその製作に用いる金型及び印刷用原版の廃棄を求める。
（被告の主張）
被告は、現在、被告商品一及び二を販売していない。
また、玩具の分野における玩具銃のジャンルは、日本において四〇年に及ぶ歴史を持ち、独自の展開を遂げており、被告玩具銃に被告商品形態を用い、そのパッケージ等に被告商品形態を表示することによって、原告商品形態の出所識別機能、品質保証機能を害することはなく、原告らの営業上の利益が侵害され、又は侵害されるおそれはない。
４　争点４（原告らの損害賠償請求の可否及びその損害額）について
（原告らの主張）
（一）　被告は、故意又は重大な過失により、平成二年六月以降、被告商品一及び二に被告商品形態を用い、そのパッケージ等に被告商品形態を表示し、これらの商品等を譲渡し、引き渡して、不正競争防止法二条一項一号所定の不正競争行為を行い、また、平成九年一二月以降、被告商品三に被告商品形態を用い、そのパッケージ等に被告商品形態を表示し、これらの商品等を譲渡し、引き渡して、同条項二号又は一号所定の不正競争行為を行った。
したがって、被告は、不正競争防止法四条に基づき、原告らに対し、右行為によって生じた損害を賠償する義務を負う。
（二）　被告は、被告商品一を、平成二年六月から本件ライセンス契約発効の日である平成九年六月二〇日まで四四万丁、同日以降六万丁、販売した。その小売価格は一九〇〇円、卸売価額は小売価格の六割であり、その卸売価額の合計額は、平成二年六月から平成九年六月二〇日までが五億〇一六〇万円（一九〇〇円×〇・六×四四万）、同日以降が六八四〇万円（一九〇〇円×〇・六×六万）である。被告は、被告商品二を、平成二年六月から平成九年六月二〇日まで八万丁、同日以降二万丁、販売した。その小売価格は二五〇〇円、卸売価額は小売価格の六割であり、その卸売価額の合計額は、平成二年六月から平成九年六月二〇日までが一億二〇〇〇万円（二五〇〇円×〇・六×八万）、同日以降が六八四〇万円（二五〇〇円×〇・六×二万）である。
被告は、被告商品三を、平成九年一二月以降、少なくとも二〇万丁販売した。その小売価格は二九〇〇円、卸売価額は小売価格の六割であり、その卸売価額の合計額は、三億四八〇〇万円（二九〇〇円×〇・六×二〇万）である。（三）　原告ベレッタは、玩具銃について原告商品形態の使用料を受けとっているところ、その金額は、玩具銃の卸売価額の六パーセントであるから、被告の不正競争行為に対し通常受けるべき金銭の額は、六四〇八万円（被告各商品の卸売価額総額一〇億六八〇〇万円×〇・〇六）である。したがって、原告ベレッタは、不正競争防止法五条二項に基づき、同額を自己が受けた損害の額としてその賠償を請求する。