(ア)厚生省は、昭和５０年、賃金職員の任用や給与、休暇等に関する取扱いを定めた「賃金職員に関する手引き」を作成し（その後、改正が行われた、賃金職員の任用や待遇は、これに従って取り扱うこととし。）た。ところが、かねてから賃金職員の労働条件向上を要求していた全医労との交渉等の結果、国立病院・療養所の賃金職員の労働条件は、期末手当や各種手当ての支給において、定員内職員とほぼ同様の水準の待遇を受けるなど、手引きに定められた水準を大幅に上回るものになっていた。また、賃金職員が先任順で正職員に任命されたり、任用期間満了の日の翌日は任用中断日としていながら実際上は勤務を割り当てたりするという扱いも続けられていた（甲７９、８０の１ないし８・２２、乙。１４、証人Ｐ２８）
(イ)そこで、平成５年１２月１日付け（北海道内に対しては平成４年１０月２０日）で、厚生省保健医療局国立病院部長から「業務の改善について（以下「改善命令」という）が発出された。改善命令は   「定員」。、管理の不徹底、不適切な処遇、法令に定めのない手当及び休暇の存在、（）、、   、…中略…   法令が禁止する異科目経理の実施任用更新の不徹底等違法又は不適切な待遇」を是正するため、賃金職員の過員の解消、処遇の適正化及び改善（法令に定めのない手当及び休暇の是正、賃金職員の処遇についての手引きの順守等、賃金職員に対する採用条件の適正な）提示（募集、採用時における手引きで定めた労働条件の明示等、賃金）職員の任用更新の適正化（任用中断日の厳格な実施）等を行うよう求めるものであり、任用期間が当該年度の１年以内とされており、任用期間満了と同時に身分を喪失する賃金職員に対する処遇を、その身分に適した内容とするよう求めるものであった（乙１５、１６）。(ウ)改善命令が発出されて以降、賃金職員の日額賃金、諸手当、退職金の額は手引きによる水準に引き下げられた。また、賃金職員の再任用に先立ち、更新面接や更新手続が設けられるようになり、任用中断日の運用も厳密に行われるようになった。再任用時にも、任命権者である病院長から、任用予定期間及びその終了後には自動更新しないことが明記された辞令が交付されるようになった。賃金職員に対して、先任順による常勤職員への採用の運用はなくなり、いつか正職員になれるというような話がされることは全くなくなった（甲４４、４６の１、４９の１、。５６の１、原告Ｐ１６、同Ｐ２０、同Ｐ２３）
以上のとおり、認められる。
なお、第２原告らに属する原告らが、それぞれ賃金職員としての任用に際して、採用通知書には、任用期間の終期、期間終了後は自動更新しないことが明記され、期間満了により身分を喪失することが明確に伝えられていたことは前記２()ウ(ア)のとおりである。原告Ｐ２６（３－１）及び1（）、、   、原告Ｐ２７３－２についても   その採用通知書には任用期間の終期期間終了後は自動更新しないことが明記され（乙４３の１２・１３、５０の２、期間満了により身分を喪失することが明確に伝えられていたと認）められる。
ウ以上の事実によれば、賃金職員がいずれ正職員になれるとの期待を抱いたことに合理的な理由が認められた時期があったとしても、改善命令及び、、、これを受けたその後の運用によりそのような期待は解消され   あるいはそのような期待は法的に保護するに値しないものとなったというべきである。
すなわち、賃金職員が抱いた正職員になれるとの期待は、国立病院・療養所における本来の賃金職員について定められた任用や処遇とは異なる妥当でない取扱いが原因となっていたものであるところ、そのような取扱いは、改善命令によって、定められていたとおりに正され、その後、そのような状態が第２及び第３原告らが任用期間満了により退職とされた平成１、、６年３月末まで約１０年続いているのであるから以上の事情に照らせば上記のような期待は、これを解消するに足りる措置が採られ、かつ、その後時間が経過したことにより、解消されたというべきであるし、仮になお期待が続いていたとしても、そのような期待は法的に保護されないというほかない。
エ原告らは、政府が賃金職員の定員化を約束していたとも主張するが、原告がその根拠とする園田厚生大臣による回答（甲８０の５）も、森下厚生大臣の回答（甲８０の７）も、賃金職員の処遇改善を回答したものであって、その定員化を確約する文言はないのであるから、原告らの主張は理由がない。
オ原告らは、第３原告らが担当していた業務は正職員によって行われるべきものであったから、第３原告らは正職員となる期待権があったと主張する。しかし、賃金職員から正職員になれるとの期待は解消され、あるいは法的に保護されないことは、前記のとおりである。また、院内保育所につ、、、いて業務委託するか否かについての判断は   賃金職員制度の採用と同様被告の判断に委ねられるべき問題と解されるから、第３原告らが担当している院内保育所の業務は正職員が行うべきであるとか、病院・療養所が委託業務とせずに直接行うべきであるなどということはできない。したがって、原告らの主張は理由がない。
カ以上によれば、国立病院・療養所が第２及び第３原告らを任用期間満了により退職とし、被告が第２及び第３原告らを被告の常勤職員として採用しなかったことが、第２及び第３原告らの正職員になれるとの期待権を侵害したとは認められないから、原告らの主張は理由がない。()退職か非常勤職員・委託事業者職員かの二者択一について3第２及び第３原告らは、国立病院・療養所の賃金職員であり、平成１６年３月末に任用期間満了によって退職となったのであって、退職となったこと、、、。について   違法不当な点がないことはこれまで述べてきたとおりである、、被告は賃金職員としての任用期間が満了した者を非常勤職員として採用しあるいは、国は、任用期間が満了する者を被告の委託事業者職員に就職あっせんしたのであり、賃金職員を国（国立病院・療養所）や被告が、第２及び第３原告らに対して、退職して職を失うか、職を失いたくないのであれば被告の非常勤職員又は被告の委託事業者職員になるかという選択を迫ったという事実はない。
したがって、二者択一を迫ったことが不法行為であるとする原告らの主張は理由がない。
()よって、第２及び３原告らの慰謝料請求は、その余の点について判断す4るまでもなく、いずれも理由がない。
第４結論
以上のとおりであるから、原告らの請求をいずれも棄却することとし、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第１９部
裁判長裁判官中西   茂
裁判官本多   幸嗣
裁判官千葉俊之は、差支えのため署名、押印することができない。
裁判長裁判官中西   茂


【主文】懲役１年，４年間執行猶予(求刑－懲役１年)，訴訟費用被告人負担
【理由】
(罪となるべき事実)
被告人は，別居中の妻Ａが養育している長男Ｂ(当時２歳)を連れ去ることを企て，平成１４年１１月２２日午後３時４５分ころ，青森県八戸市ａｂ丁目ｃ番ｄ号所在のＣ保育園の南側歩道上において，Ａの母Ｄに同伴していたＢを抱きかかえて，同所付近に駐車中の普通乗用自動車にＢを同乗させた上，同車を発進させてＢを連れ去り，そのころから同日午後１０時２７分ころまでＢを自己の支配下に置き，もって，未成年者である同児を略取したものである。
(証拠の標目)《省略》
(弁護人らの主張に対する判断)
第１　弁護人は，判示の事実(以下｢本件犯行｣という。)について，①未成年者略取罪の主体に被拐取者の親権者は含まれないと解すべきであるから，Ｂの親権者であった被告人は，同罪の主体であり得ず，②被告人の行為は，Ｂを本来の生活の場であった被告人住居地に連れ戻そうとしたものであるから，略取に該当せず，③同行為は，Ｂの父親としての正当な親権の行使であるから，刑法３５条により違法性が阻却され，④被告人は，本件犯行当時，自己の行為が法律上許されないものであることを認識しておらず，認識できなかったことについてやむを得ない事情があるから，違法性を意識し得る可能性を欠くものとして責任が阻却されるとして，被告人は無罪であると主張する。被告人も，判示の事実のうち，ＢをＡが養育していること及び被告人の行為が略取に該当することを否認し争うほか，弁護人の上記主張に沿う主張，供述をする。そこで，以下，弁護人らの上記主張を踏まえ，未成年者略取罪の成否について検討する。
第２　本件犯行に至る経緯等について
１　まず，《証拠省略》によれば，本件犯行に至る経緯，本件犯行及びその後の状況として，次の事実を認定することができる。
（１）　被告人は，平成１１年１２月ころ，Ａと知り合い，平成１２年８月ころから東京都世田谷区内の本件当時の被告人住居地で同居した。Ａは，同年１０月２９日，長男Ｂを出産し，被告人とＡは，同年１１月１２日，婚姻した。（２）　Ａは，平成１３年１月ころ，被告人住居地を離れてしばらくの間知人方や被告人の実家に身を寄せたことがある。また，被告人とＡは，同年４月１５日，Ｂの親権者をＡとして協議離婚したが，同月１９日，再び婚姻した。（３）　被告人は，同年９月１５日，Ａと口論した際，同人に対して暴力を振るったことがあり，同人は，Ｂを連れて被告人住居地を出て，青森県八戸市内のＡの実家に身を寄せた。なお，Ａが同住居地を出る前の同月１４日又は１５日，被告人は，Ａの手帳を開いたところ，Ａが同手帳にそれまで被告人から受けた暴力について記しているのを見付け，Ａとの間で口論となったことがある。Ａは，これ以降，被告人と別居し，Ａの両親とＢとともに実家で暮らした。（４）　Ａは，同年１０月１７日，青森市内の婦人相談所に赴き，一時的にＢとともに保護施設に入所し，同年１０月２４日，配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に基づく保護命令を申し立てた。青森地方裁判所八戸支部は，同年１１月９日，被告人に対し，保護命令を発した。
（５）　Ａは，平成１４年１月１８日，青森家庭裁判所八戸支部に対し，被告人を相手方として夫婦関係調整調停を申し立てた。
（６）　Ａは，同年２月初めころから，八戸市内において働き始め，Ｂを実家に近い保育所に入所させ，同年４月からは，実家から車で約５分の所にあるＣ保育園に入園させた。同保育園への送迎について，朝はＡが車でＢを送り届け，帰りはＡの母Ｄが車で迎えに行っていた。
（７）　前記（５）の調停事件は，東京家庭裁判所に移送され，調停が行われたが，同年４月１２日，調停が成立しないものとして終了した。（８）　Ｂは，同年５月７日，青森県八戸市内のＥ病院において，鼠径ヘルニアに罹患しているとの診断を受け，Ａは，鼠径ヘルニアについて説明を受けた。（９）　鼠径ヘルニアとは，胎生期の腹膜鞘状突起が生後閉じずに残った腹膜の袋(ヘルニア嚢)の中に，腸管等が脱出する疾患である。鼠径ヘルニアに罹患すると，普段は無症状であるが，腸管等がヘルニア嚢に出入りする際，痛み，不快感，不機嫌，ミルク摂取不良(食欲不振)等の症状が見られる。腸管が脱出したまま戻らなくなる嵌頓ヘルニアの場合，放置すると血行障害等を起こし，早ければ約６時間で脱出した腸管等の壊死や穿孔を来すおそれがある。したがって，嵌頓ヘルニアになった場合，医師による徒手還納(陰嚢を手でつまみ，陰嚢内に脱出した腸管を腹膜内に押し戻すこと)等の処置が必要であり，これを行わずに腸管の壊死等を生じさせた場合には緊急手術が必要となり，これも行わずに放置すると生命の危険もある。また，壊死等が進行すると，嘔吐を繰り返し，脱水症状になり，衰弱することもある。鼠径ヘルニアに対する根本的治療としては手術が必要であり，小児の場合，下腹部に約３センチメートルの皮切をおいてヘルニア門の近くでヘルニア嚢を縛る単純高位結紮術を行う。手術をいつ実施すべきかについては，特に決められていない。
（10）　Ａは，再び保護命令を申し立て，青森地方裁判所八戸支部は，平成１４年５月１０日，被告人に対し，保護命令を発した。
（11）　Ｂは，同年７月３０日，Ｅ病院において診察を受け，同年８月１６日に鼠径ヘルニアの手術を行うこととされた。
（12）　Ｂは，同年８月１４日，Ｅ病院において急患として診察を受けた。問診の結果，同月５日から水痘(水疱瘡)に罹患しており，同月１３日から鼠径ヘルニアの症状が出て元に戻らないとのことであったが，鼠径ヘルニア自体は，重度ではなかった。担当医師は，徒手還納の処置を施し，手術予定日を同年９月１３日に延期した。


（13）　被告人は，同居していた女性に依頼し，同年８月２８日午後４時３０分ころ，同女にＣ保育園からＢを連れ出させ，同女とともにＢを連れて沖縄県へ行った。（14）　被告人は，このころ，Ｂが鼠径ヘルニアに罹患していることを知った。当時のＢの症状は，鼠径ヘルニアが再発するおそれが大きく，根本的治療としては手術が必要な状態であった。前記のとおり，同月１４日には重度ではなく手術が延期されたものの，嵌頓ヘルニアになる可能性もあり，そうなった場合には医師による徒手還納等の早急な処置が必要であり，これを行わないと腸管等に壊死等を生じさせ，緊急手術が必要となる可能性があった。
（15）　Ａは，被告人らを未成年者略取罪で告訴し，被告人らは，同年９月６日，未成年者略取罪で逮捕された。被告人は，それまでの間，Ｂを自己のもとに置いていた。
（16）　被告人は，同月２８日，処分保留のまま釈放された。Ａは，同日，被告人側弁護士の事務所において，被告人とその母にＢを会わせた。また，被告人からＡに対して，同年１０月７日ころ，電話があり，その中で，毎日被告人がＡの実家に電話をかけ，Ａが被告人に対しＢの生活状況を説明したりＢの声を聞かせることとなり，その後，Ａの実家へ被告人から連日電話があり，当初は，ＡもＢを電話口に出すなどしていた。
（17）　その後，Ａが同年１０月２９日にＢを被告人に会わせることとなったが，Ａは，同月２２日，被告人に対し，同月２９日にＢを被告人に会わせない旨伝え，実際に会わせなかった。
（18）　被告人は，同月２９日，Ｅ病院の医師と電話で話し，同医師から，Ｂの病状について説明したいのでＡと二人で来院するように言われた。同日，Ａも同医師から同様に言われた。そのころ，Ａが同年１１月１２日にＢを被告人に会わせ，Ｅ病院でＢに関する医師の説明を共に受けた上で鼠径ヘルニアの手術を受けさせることとなった。
（19）　被告人は，同月７日，青森地方検察庁八戸支部から，前記未成年者略取事件について起訴猶予処分を受けた。被告人は，新聞報道等によって，起訴猶予処分が犯罪の成立を前提とするものであることを知り，検察官に電話で尋ねてその旨を確認した。
（29）　Ａは，被告人に対する離婚訴訟の提起を弁護士に依頼し，同弁護士は，同月１１日，離婚訴訟を東京地方裁判所に提起し，同月１２日，被告人側にその旨を文書で伝え，ＡとＢに対する接触は同弁護士を介して行うよう要請した。Ａは，同月１２日，Ｂを被告人に会わせず，Ｅ病院へも行かなかった。被告人は，単身でＥ病院へ赴き，医師からＢの病状について説明を受け，Ａと二人で話し合うように言われた。
（21）　被告人は，同月２１日午後１時ころ，再びＢを連れ出そうと決意し，福島県郡山市内のＪＲ郡山駅付近のレンタカー営業所において本件自動車を借りた。被告人は，その後，本件自動車を運転して青森県八戸市方面へ向かい，同市内において，Ａの実家や勤務先等へ赴き，Ａの行動を観察するなどした。（22）　被告人は，同月２２日，ＡがＢをＣ保育園に送り届け，出勤したことを確認し，Ｃ保育園の帰りの迎えの時間に合わせ，同日午後２時３０分ころから保育園の近くのアパート駐車場で待機した。その後，被告人は，ＤがＢを迎えに来て，保育園の南側歩道上に駐車したことを確認した上，本件自動車を保育園の南東側路上に，Ｄが自動車を止めた位置とは反対の方角である北東を向いた状態で停止させた。被告人は，本件自動車のエンジンを作動させたまま，運転席ドアを完全には閉めず，ドアノブ(ドアアウトサイドハンドル)を引かなくても素早くドアが開く状態にして本件自動車の外へ出て，保育園の隣家の生け垣付近において，保育園正門を見ながらＤとＢが保育園から出てくるのを待った。やがて，ＤがＢを同伴して，保育園の正門から歩いて出てきたことから，被告人は，二人の後を追った。
（23）　Ｄが自らの自動車の運転席外側にＢを立たせ，反対側の助手席等のドアを開けて作業をしていた際，被告人は，Ｂの所へ向かって走り込み，同人の背後から自らの両手をＢの両脇に入れて同人を持ち上げ，抱きかかえて，そのまま本件自動車の方へ全力で疾走した。Ｄは，｢警察に。警察に。｣などと叫びながら，被告人を追い掛けた。被告人は，本件自動車の運転席ドアを開け，自らの左腕だけでＢを抱える状態にして，そのまま運転席に乗り込み，ドアをロックしてから，Ｂを助手席に座らせた。Ｄは，本件自動車の運転席の外側に立ち，同車後方にあたる保育園や駐車場の方に向かって｢誰か，警察を呼んで。｣などと叫びながら，運転席のドアノブをつかんで開けようとし，更に運転席側の窓ガラスを手でたたいた。被告人は，その直後，本件自動車を発進させて走り去り，Ｄは，前のめりになって路上に転倒した。
（24）　被告人は，その後，どこへ行くともなく適当に走り，同日午後１０時２０分ころ，青森県東津軽郡ｅ町内の，付近に民家等のない砂利敷きの林道上において，Ｂとともに本件自動車内にいるところを警察官に発見され，同日午後１０時２７分ころ，通常逮捕された。
２　Ａの公判供述及びその信用性について
（１）　以上の認定事実のほか，Ａは，当公判廷において，おおむね次のとおり供述する。
ア　Ａは，被告人と同居を始めた平成１２年８月ころから，被告人との口論の際にたびたび頬をたたく，背中を蹴る，髪を引っ張る等の暴力を受けたことがあり，Ｂを出産した後もしばしば同様に暴力を振るわれ，平成１３年１月中旬ころ，前記１（２）のとおり，知人の家に身を寄せたり，被告人の実家で同人の母らを交えて話合いをしたことがあった。


イ　Ａは，平成１３年９月１日朝，被告人と口論になり，被告人から，襟首等をつかまれ，頭部の脇を３，４回たたかれるなどし，病院で診察を受けて診断書を書いてもらった。また，区の相談所に行ったところ避難を勧められたが，実際に保護を受けるには至らなかった。さらに，Ａは，同月１４日夜，前記１（３）のとおりのＡの手帳を見た被告人から，丸めた同手帳で左半身全体や頭部をたたく暴行を受け，翌日である同月１５日朝には，別の件で被告人と口論になり，頭部等をたたく，背中を蹴る，ベルトを振り下ろしてたたく等の暴行を受けた。そこで，Ａは，同日，Ｂを連れて実家へ帰り，同月１６日，病院で治療を受け，診断書を書いてもらった。
ウ　Ａは，同年１０月１２日ころ，青森県八戸市内に来た被告人と八戸駅前で別れた後，被告人からの電話の中で復縁を拒んだところ，被告人から｢お前と子供を道連れにする。｣などと無理心中をほのめかされ，数日後にも同様に電話があり，前記１（４）のとおり，一時保護を受けた上，保護命令を申し立てた。エ　Ｂは，平成１４年１１月１日に鼠径ヘルニアの手術を受けることとなっていたが，延期された。そして，Ｂは，前記１（１８）のとおり，　　同年１０月２９日，Ｅ病院の担当医師からの指示で，被告人及びＡが揃って同月１２日に同病院において同医師の説明を受けた　　上で手術を受けることとされたが，Ａは，その後，被告人に対する恐怖心からやはり被告人とは会いたくないと考え，また，被告　　人とともに説明を受ければ被告人も手術に立ち会うこととなり，そうなればＡとしては安心して手術を見守ったりＢの看護をするこ　　とができないなどとして，これを断った。そのころ，Ａは，離婚訴訟を提起することとし，前記１（２０）のとおりこれを弁護士に依頼　　した。
オ　Ａは，本件犯行が行われた後，同年１２月１３日，青森県八戸市内のＥ病院とは別の病院において，Ｂに鼠径ヘルニアの手術を受けさせた。（２）　以上の供述は，その大筋において信用できる。《理由省略》
３　Ｄの公判供述及びその信用性について
（１）　前記１の認定事実のほか，Ｄは，当公判廷において，おおむね次のとおり供述する。
ア　Ｄは，ＡがＢを妊娠していた際，Ａから，被告人に暴力を振るわれる旨聞いていた。
イ　Ａは，平成１３年９月に八戸の実家に帰って来た際，左半身の背中，左肩，腰，太股がはれ上がっていた。
ウ　本件犯行の際，Ｄは，被告人を追い掛け，本件自動車の運転席及びその後ろのドアノブに右手を掛けたが，そのままの状態で自動車が発進したため，Ｄは，前のめりになって路上に転倒し，右腕と左膝を負傷した。（２）　以上の供述は，その大筋において信用できる。《理由省略》
４　被告人の公判供述及びその信用性について
（１）　以上に対し，被告人は，当公判廷において，Ａ及びＤの上記各供述内容に関して，おおむね次のとおり供述する。《以下省略》
（２）　被告人のこれらの公判供述の信用性について検討する。《以下省略》（３）　したがって，被告人の前記公判供述は，信用性が概して低いというべきであり，前記のとおり認められるＡ及びＤの供述の信用性を覆すに足りるものではない。
５　以上のとおり，Ａ及びＤの上記各供述にはいずれも信用性が認められるから，前記１の認定事実に加え，両名の供述に沿った前記２（１）及び３（１）の各事実を認定することができる。
第３　未成年者略取罪の構成要件該当性について
これまで認定した事実関係によれば，被告人は，共同親権者の一人である別居中の妻のもとで１年以上にわたりその実家で平穏に暮らしていた当時２歳の長男Ｂを，同児を保育園に迎えに来た義母Ｄの隙を見て走り込んで抱きかかえるという有形力を用いて連れ出し，そのまま全力で疾走して停車中の自動車に乗り込み，追い掛けてきたＤが制止するのを顧みることなく自動車を発進させたことにより，同児を保護されている環境から引き離して６時間以上にわたり自動車に乗車させて自己の事実的支配下に置いたのであるから，被告人の行為が未成年者略取罪に当たることは明らかである。親権者は未成年者略取罪の主体になり得ると解すべきである。被告人が同罪の主体であり得ず，同人の行為が略取に該当しない旨の弁護人らの主張は，いずれも採用できない。
第４　違法性阻却事由(正当行為〔刑法３５条〕)の存否について
１　目的について
被告人がＢに手術を受けさせる目的で本件犯行に及んだ旨の上記公判供述《詳細省略》は，信用することができない。《理由省略》本件犯行に至る事実経過に照らせば，被告人が本件犯行に及んだ主たる目的は，ＢをＡのもとから奪い，自己の支配下に置くこと自体にあったと認めるのが相当であり，被告人は，本件犯行当時，Ｂに手術を受けさせなければならない緊急の必要性があるとは考えておらず，また，手術を受けさせる目的も有していなかったと認められる。
２　必要性，緊急性について
前記認定のとおり，Ｂは，本件犯行当時，鼠径ヘルニアに罹患しており，当初，平成１４年８月１６日に手術を行う予定であったが，その後，何度か延期された。そして，同年１１月１２日にＡと被告人が同席して医師の説明を共に受けた上で手術を受けさせる予定であったが，Ａは，被告人と一緒では安心して手術を見守ることができないなどの理由から，同日の予定を拒み，その結果，同日の手術は行われなかった。
しかしながら，《中略》Ｂは，本件犯行当時，早晩手術を行うのが望ましい状態ではあったが，直ちに手術を行わなければ生命の危険が生じるような緊急の事態ではなかったということができる。
また，《中略》Ａが上記予定を拒んだことについて，同人のみを一方的に責めることはできず，このことをもってＢが特段劣悪な養育環境に置かれていたとはいえない。
さらに，《中略》上記の手術の件を除けば，ＡによるＢの養育状況に特段の問題はなかったと認められる。
以上によれば，本件犯行当時のＢの置かれた状況について，法的手続をとることなく実力で奪取して手術を受けさせなければならないほどの緊急性はなく，また，略取を正当化するような劣悪な養育環境でもなかったということができる。
３　行為態様について


出席検察官　　佐藤方生
同弁護人　　私選弁護人細田浩〔被告人Ａ〕
私選弁護人小澤義彦（主任），堀内茂夫〔被告人Ｂ〕
私選弁護人八巻力也（主任），小澤義彦，八巻紀臣〔被告人
Ｃ〕
主　　　　　　　文
被告人Ａ及び被告人Ｂをそれぞれ懲役１年６月に，被告人Ｃを懲役１年に各処する。
被告Ｂに対し，未決勾留日数中２０日をその刑に算入する。被告人らに対し，この裁判が確定した日から３年間，それぞれその刑の執行を猶予する。
被告人Ａから金１００万円を追徴する。
理　　　　　　　由
【認定事実】
（贈賄側被告人らの身分関係）
被告人Ｃは，土木，建築工事の請負等を業とする有限会社Ｄ工務所（平成１４年４月１日，Ｄ株式会社に組織変更）の代表取締役として同社の業務全般を統轄掌理していたもの，被告人Ｂは，同Ｃの実父である。
（犯罪事実）
Ⅰ　ａ町関係
被告人Ａは，平成１０年４月１日から平成１５年３月３１日までの間，山梨県北巨摩郡ａ町総務課長として，町長の命を受け，同町発注にかかる土木，建築工事等について，指名業者の選定，入札の執行及び工事請負契約の締結等の職務に従事
していたものであるが，
第１　被告人Ａは，同町が発注する土木，建築工事等に関し，指名競争入札における入札参加業者を選定するための指名選考委員会において前記Ｄ工務所を推し，入札に先立って被告人Ｂに設計価格を教示するなど有利かつ便宜な取り計らいを得たことに対する謝礼及び将来も同様の取り計らいを得たい趣旨のもとに供与されるも
のであることを知りながら，
１　平成１３年９月ころ，同町ｂｃ番地ｄ前記Ｂ方において，被告人Ｂ及び同Ｃの両名から，仕立券付き紳士服地１着分（販売価格２０万円）の供与を受け，２　平成１３年７月下旬ころ，同町ｅｆ番地のｇａ町役場第１会議室において，
被告人Ｂから，現金３０万円の供与を受け，
３　平成１３年１２月中旬ころ，同番地所在のａ町役場議員控室において，被告
人Ｂから，現金２０万円の供与を受け，
４　平成１４年７月下旬ころ，同番地所在のａ町役場第１会議室において，被告
人Ｂから，現金１０万円の供与を受け，
５　平成１４年１２月中旬ころ，同番地所在のａ町役場議員控室において，被告
人Ｂから，現金２０万円の供与を受け，
もって自己の職務に関して賄賂を収受し，
第２　被告人Ａに対し，前記第１冒頭記載の趣旨のもとに，１　被告人Ｂ及び同Ｃは，共謀の上，前記第１の１記載の日時場所において，仕立券付き紳士服地１着分（販売価格２０万円）を供与し，２　被告人Ｂは，前記第１の２記載の日時場所において，現金３０万円を供与
し，
３　被告人Ｂは，前記第１の３記載の日時場所において，現金２０万円を供与
し，
４　被告人Ｂは，前記第１の４記載の日時場所において，現金１０万円を供与
し，
５　被告人Ｂは，前記第１の５記載の日時場所において，現金２０万円を供与
し，
もって被告人Ａの職務に関して賄賂を供与した。
Ⅱ　ｈ村関係
Ｅは，平成３年４月３０日から平成１６年６月１６日までの間，山梨県北巨摩郡ｈ村村長として，所属職員を指揮監督し，同村発注にかかる下水道工事等について，指名業者の選定，入札の執行及び工事請負契約の締結等の職務を統轄掌理して
いたものであるが，
第１　被告人Ｂ及び同Ｃは，共謀の上，平成１３年８月上旬ころ，同村ｉｊ番地Ｅ方において，同人に対し，同村が発注する下水道工事等に関し，指名競争入札における入札参加業者に前記Ｄ工務所を指名するなど有利かつ便宜な取り計らいを得たい趣旨のもとに，仕立券付き紳士服地１着分（販売価格２０万円）を供与し，第２　被告人Ｂは，平成１４年４月中旬ころ，前記Ｅ方において，同人に対し，前記Ⅱの第１記載の趣旨のもとに，現金１００万円を供与し，もって同人の職務に関して賄賂を供与した。
【法令の適用】
１　被告人Ａの判示Ⅰの第１の１ないし５の各所為はいずれも平成１５年法律第１３８号（仲裁法）附則１４条により同法による改正前の刑法１９７条１項前段に該当するところ，以上は刑法４５条前段の併合罪であるから，同法４７条本文，１０条により犯情の最も重い判示Ⅰの第１の２の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で同被告人を懲役１年６月に処し，情状により同法２５条１項を適用してこの裁判が確定した日から３年間その刑の執行を猶予し，同被告人が判示Ⅰの第１の１ないし５の各犯行により収受した賄賂は，いずれも没収することができないので，同法１９７条の５後段によりその価額合計金１００万円を同被告人から追徴することとする。


２　被告人Ｂの判示Ⅰの第２の１ないし５，判示Ⅱの第１及び同第２の各所為はいずれも刑法１９８条（前記改正前の刑法１９７条１項前段。判示Ⅰの第２の１及び判示Ⅱの第１につき，さらにそれぞれ刑法６０条）に該当するところ，以上の各罪につき所定刑中それぞれ懲役刑を選択し，以上は同法４５条前段の併合罪であるから，同法４７条本文，１０条により犯情の最も重い判示Ⅱの第２の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で同被告人を懲役１年６月に処し，同法２１条を適用して未決勾留日数中２０日をその刑に算入し，情状により同法２５条１項を適用してこの裁判が確定した日から３年間その刑の執行を猶予することとする。３　被告人Ｃの判示Ⅰの第２の１及び判示Ⅱの第１の各所為はいずれも刑法６０条，１９８条（前記改正前の刑法１９７条１項前段）に該当するところ，以上の各罪につき所定刑中それぞれ懲役刑を選択し，以上は刑法４５条前段の併合罪であるから，同法４７条本文，１０条により犯情の重い判示Ⅱの第１の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で同被告人を懲役１年に処し，情状により同法２５条１項を適用してこの裁判が確定した日から３年間その刑の執行を猶予することとする。
【量刑の理由】
１　本件は，ａ町及びｈ村が発注する下水道工事等をめぐり，土木，建築工事の請負を業とする有限会社Ｄ工務所の代表者であった被告人Ｃとその実父でａ町議会議長の地位にあった被告人Ｂとが，判示のとおりの趣旨で，ａ町総務課長であった被告人Ａやｈ村村長であったＥに賄賂を贈ったという，贈収賄の事案である。被告人Ａの行為については，公共工事の受注事務の実質的な責任者である総務課長が入札に参加しようとする土建業者から賄賂を贈られていたという事実自体からして，ａ町の公共工事の受注が公正かつ自由な競争のもとに行われていることに対する社会の信頼を著しく侵害したといわなければならないが，本件については，同被告人において，入札に先だって関係者に設計価格を教示していたという事情も存在していたのであって，職務執行の公正さが現実にも影響を受けていたと見ざるを得ず，町政を担う役場職員の職務の廉潔性とその職務に対する町民の信頼を裏切ったものというほかない。また，被告人Ｂ及び被告人Ｃの行為は，ａ町及びｈ村の各公共工事の受注における，公正かつ自由な競争の確保という行政目的を著しく阻
害するものであり，
私利を図るため２つの地域にまたがり本件を敢行した点でも強い非難に値する。したがって，被告人らの刑事責任は重いものである。
２　被告人Ａについては，ａ町総務課長という幹部職員でありながら，自らを厳しく律しなければならない公務員の立場を忘れて，安易に本件各賄賂を収受したものであり，酌量の余地は乏しい。しかも，本件は，比較的長期間にわたり定期的に反復累行されていたものであり，収受した賄賂の金額も決して少ないとはいえないなど，犯行態様も悪質である。さらに，受け取った服地については仕立てて家族のために使用しており，犯情は芳しくない。
他方，被告人Ａ自らが賄賂を積極的に要求したことはなく，収受はいずれも受動的なものであったこと，収受した現金はほとんど費消されていないこと，本件を契機に，逮捕当時勤務していたａ町助役を辞職し，また本件を広く報道されたこと等によりそれなりの社会的制裁を受けていること，本件で逮捕，勾留され，真摯に反省しており，その妻も今後の監督を約束していること，余罪について贖罪寄付をしていること，これまでに禁錮以上の刑に処せられたことがないこと，その他被告人Ａの健康状態や家族の生活状況など，被告人Ａにとって酌むべき事情も認められる。
３　被告人Ｃについては，ａ町の公共工事が減少傾向にある上，前例に照らし指名業者から外されることを危惧していたなどの背景事情があるにせよ，村長や町役場の幹部職員に賄賂を贈ってまで，自らが役員をしている会社の利益を実現しようとした点で，自己中心的であり，酌量の余地は乏しい。ａ町議会議長も務めたことのある実父の影響力を利用し，ａ町とｈ村という２つの地域にまたがって，それぞれ２０万円相当の仕立券付き紳士服地という高価な品物を供与しており，犯行態様も悪質である。
他方，本件を契機に，会社が指名停止処分を受け，また本件を広く報道されたこと等によりそれなりの社会的制裁を受けていること，会社役員を辞任していること，本件で逮捕，勾留され，真摯に反省しており，その妻も今後の監督を約束していること，これまでに前科がないこと，その他被告人Ｃの年齢など，被告人Ｃにとって酌むべき事情も認められる。
４　被告人Ｂについては，選挙で自分を応援してくれた土建業者に見返りを与えることのできるような情報を役場から得たいとか，実子である被告人Ｃが代表者を務める会社を応援したいという思いから，ａ町とｈ村という２つの地域にまたがって，確たる犯意に基づく執拗なまでの贈賄を敢行しており，犯行態様は悪質であり，その動機も自己中心的というほかなく，厳しい非難を免れない。他方，本件を契機に議員を辞職し，また本件を広く報道されたこと等によりそれなりの社会的制裁を受けていること，本件で逮捕，勾留され，真摯に反省し，その妻も今後の監督を約束していること，約３０年以上も前の古い前科しかないこと，その他被告人Ｂの年齢など，被告人Ｂにとって酌むべき事情も認められる。５　そこで，当裁判所は，被告人らにとって有利，不利な一切の事情を考慮し，主文のとおりの刑を量定した次第である。
（求刑　懲役１年６月，１００万円追徴〔被告人Ａ〕，懲役１年６月〔被告人Ｂ〕，懲役１年〔被告人Ｃ〕）
平成１６年１１月４日
甲府地方裁判所刑事部
裁判長裁判官　　　川　　島　　利　　夫
裁判官　　　柴　　田　　　　　誠
裁判官　　　肥　　田　　　　　薫


平成１２年（行ケ）第２８６号　審決取消請求事件
判　　　　決
原　告　A
訴訟代理人弁護士　南出喜久治
被　告　ガブリエラ・フラツテイニ・ソシエタ・ペル・アチオーニ
訴訟代理人弁理士　八木田茂、大岡啓造
主　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
「特許庁が平成１１年審判第３０１４５号事件について平成１２年６月１３日にした審決を取り消す。」との判決。
第２　事案の概要
１　特許庁における手続の経緯
原告は、登録第１９４９８２３号商標（本件商標）の商標権者である。本件商標は、昭和６０年４月１０日に登録出願され、「ＳＥＴＢＡＬＬ」の文字を横書きしてなり、旧別表第１７類「被服（運動用特殊被服を除く）布製身回品（他の類に属するものを除く）寝具類（寝台を除く）」を指定商品として、昭和６２年４月３０日に設定登録されたものである。被告は、平成１１年２月２日、原告を被請求人として、本件商標の指定商品のうち「被服（運動用特殊被服を除く）」についての登録取消しを求める審判を請求し（同月２２日審判請求の登録）、平成１１年審判第３０１４５号事件として審理されたところ、平成１２年６月１３日、「第１７類、被服（運動用特殊被服を除く）」について本件商標の登録を取り消す旨の審決があり、その謄本は同年７月６日原告に送達された。
２　審決の理由の要点
(1)　被告（審判請求人）の主張
被告は、審判請求の理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べている。被告の調査によれば、本件商標が、少なくとも本件審判請求の日前３年以内に、原告によって、本件商標の指定商品のうち「被服（運動用特殊被服を除く）」について使用された事実は認められない。
したがって、本件商標は、その指定商品「被服（運動用特殊被服を除く）」に関し、商標法第５０条の規定に該当するものであるので、その登録は取り消されるべきである。
(2)　原告（審判被請求人）の答弁に対する被告の弁駁原告は、審判乙第１号証ないし審判乙第３号証を提出して、本件商標「ＳＥＴＢＡＬＬ」を、「被服（運動用特殊衣服を除く）」に関して使用している旨を主張しているが、審判乙第１号証ないし審判乙第３号証は、いずれも「被服（運動用特殊衣服を除く）」と本件商標との関係が不明瞭であり、「被服（運動用特殊衣服を除く）」について本件商標を使用していることを立証するに足りる証拠とはいえない。
具体的には、審判乙第１号証は、「被服を身につけたモデル」、「自転車」、「自転車の販売店と思われる写真」、及び「小物類が載せられたテーブル」等の様々な写真が掲載されている枠の中に、単に「Ｓｅｔｂａｌｌの文字を図案化した標章」が掲載されているにすぎず、「Ｓｅｔｂａｌｌの文字を図案化した標章」が、これらの枠の中にあるどの写真に対応する商品について使用されているものなのかが全く分からない。
また、審判乙第２号証は、「靴」「ズボン」「ゴルフボール」「被服及び眼鏡（サングラス）を身につけたモデル」「指輪」「ゴルフクラブ及びゴルフバック」等の様々な写真が掲載されている枠の中に、単に「Ｓｅｔｂａｌｌの文字を図案化した標章」が掲載されているにすぎず、「Ｓｅｔｂａｌｌの文字を図案化した標章」が、これらの枠の中にあるどの写真に対応する商品について使用されているものなのかが全く分からない。
さらに、審判乙第３号証は、「被服を身につけたモデル」の上部に「Ｓｅｔｂａｌｌの文字を図案化した標章」が掲載されているにすぎず、「Ｓｅｔｂａｌｌの文字を図案化した標章」が、モデルが身につけた「被服」に使用されているものか否かが全く分からない。また、審判乙第３号証は、「被服を身につけたモデル」の下方に「セットボールのメンズクールネックセーターを１名様に、ＡＤＡより」という文書が記載されており、この文書から見て、モデルが身につけた「被服」には「セットボール」という標章が付されている可能性があることは予測できる。しかしながら、商標審査基準によれば、ローマ字（英語）による表示態様とその音の表示である平仮名又は片仮名による表示態様との相互間の変更使用は、登録商標の使用とは認められないので、仮に、審判乙第３号証から「セットボール」という標章が「被服」に付されていると予測できるとしても、本件商標の使用の証明にはならないことは明らかである。
以上述べたように、原告の提出した審判乙第１号証ないし審判乙第３号証は、いずれも「被服（運動用特殊衣服を除く）」と本件商標との関係が不明瞭であり、これらの審判乙号証により、本件商標が「被服（運動用特殊衣服を除く）」に関して使用されていたことが立証できるとは到底思えない。
(3)　原告（審判被請求人）の答弁
原告は、本件審判請求却下（又は棄却）の答弁の理由を次のように述べ、証拠方法として審判乙第１号証ないし審判乙第３号証（枝番を含む。）を提出した。本件商標は、審判乙第１号証ないし第３号証のとおり、少なくとも、指定商品「被服（運動用特殊被服を除く）」に関し、使用された事実がある。念のため、審判乙号証各号証の発行日を記載すれば以下のとおりである。
審判乙第１号証　平成　９年９月２５日発行
審判乙第２号証　平成１０年６月２５日発行
審判乙第３号証　平成１０年９月２５日発行
よって、被告の本件審判請求は理由がなく、失当である。
(4)　審決の判断
商標法第５０条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第２項の規定により、原告において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、又は使用していないことについて正当な理由があることを明確にしない限り、その登録の取消しを免れない。


そこで、原告の提出に係る審判乙第１号証ないし審判乙第３号証（枝番を含む。）は発行者が不明であるが、その内容についてみるに、審判乙第１号証は、上部に「芦屋倶楽部」と表示された小冊子（写し）と認められる一頁のみであって、発行日が１９９７年９月２５日であり、本件商標と社会通念上同一性を有すると認められる商標が表示はされているが、これがいかなる商品について使用されているものか不明なものである。
また、審判乙第２号証及び審判乙第３号証（枝番を含む。）は、上部に「Ｈｉｇｈ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　Ｃｌｕｂ」と表示された小冊子（写し）と認められる表紙と該当頁（一頁）のみであって、発行日が１９９８年６月２５日及び同年９月２５日であり、本件商標と社会通念上同一性を有すると認められる商標が表示はされているが、これがいかなる商品について使用されているものか不明なものである。なお、審判乙第３号証の２の「ＰＲＥＳＥＮＴＳ」「応募方法」と題する頁の左下には「セットボールのメンズクールネックセーターを１名様に　ＡＤＡより」との記載があるが、これのみをもって本件商標をその指定商品（被服）に使用をしているものとは認められない。
そして、原告からは、上記の証拠のほか本件商標が実際に使用されていることを説明・証明する書面及び取引書類等の提出はない。
そうすると、これらの証拠によっては、本件商標がその指定商品について、使用されていたものとは認められない。
してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前３年以内に日本国内において、原告により本件請求に係る指定商品「被服（運動用特殊被服を除く）」について使用されていたものとは認められず、かつ、使用をしていないことについて正当な理由があったものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第５０条の規定により指定商品中の「被服（運動用特殊被服を除く）」についての登録を取り消すべきものとする。
第３　原告主張の審決取消事由
以下のとおり、原告提出の証拠だけでも本件商標の使用の事実は十分に立証されているのに、審決はその評価を誤って、本件商標の使用の事実を認めなかったものであるから、取り消されるべきである。
審判乙第１号証には、本件商標と被服のほかに、自転車など４点のカットが見受けられるが、それらすべての位置関係に着目すると、被服（を着用したモデル）が中央に大きく表示されており、そのすぐ右側に商標が、また、それら以外の４点のカットはそれぞれ４隅に小さく表示されている。審決は、「これ（本件商標）がいかなる商品について使用されているものか不明なものである。」と判断しているが、誤りである。ここに表示の広告は、中央の被服についてのものであり、その商標はすぐ右側にある本件商標であることは、理解力のあるものならば判断可能である。右下にある自転車あるいは隅にある３点の物品のいずれかであるとは考え難い。
審判乙第３号証の２において、本件商標、被服を身につけたモデル及び「セットボールのメンズクールネックセーターを１名様に　ＡＤＡより」という文章が枠線内に配置されている。本件商標の英語部分を音読すれば、「セットボール」という呼称が導出され、限られた枠線内の３つの表現が互いに相関関係にあることは自明である。すなわち、文章中の「セットボール」とは本件商標を意味し、また、「メンズクールネックセーター」とはモデルが着用している被服のことである。審判乙第３号証の２には、本件商標に関わるものを含めて計１０個、同様に枠線に囲まれて個々が独立したプレゼントのお知らせが記載されている。それらのうち、下から２列目の左「ＲＩＰＯＳＡＴＥ」に始まる枠を除くすべてが、縦長の枠線によって区切られた平面内に、最上段に商標（丸囲いの「Ｒ」が付されたもの）若しくは商品名、中断に商品若しくは商品を着用したモデルの写真、そして最下段にだれがいくつの何をプレゼントするのかを表した文章が記載された構成である。仮に、本件商標に関わる部分のみをみてもその相関関係が理解不可能な場合でも、これらの記載を考えると、商標と商品の結び付きは明らかである。
第４　審決取消事由に対する被告の反論
審判乙第１号証及び第３号証の２に関する審決の判断は正当であり、そこに誤りはない。
第５　当裁判所の判断
１　甲第１号証によれば、審判乙第１号証は、上部に「芦屋倶楽部」と表示された小冊子（写し）の一頁であって、発行日が１９９７年（平成９年）９月２５日であり、「Ｓｅｔｂａｌｌ」の文字と図形からなる本件商標と社会通念上同一性を有する商標を表示するものとうかがわれる標章がその下部の枠内に表示されていることが認められる。しかしながら、審決が認定しているとおり、その枠内には、洋装の女性の写真、テーブルの図柄、自転車の図柄などが配されており、上記標章がいかなる商品について使用されているものか明らかではなく、その標章の下には当該標章のライセンス提供を申し出ていると思われる「ライセンスのお問い合わせ・ご希望の方は（電話番号の記載）」として、上記標章のライセンス提供の勧誘を表示している記載があり、この記載は、上記標章は、現に上記商標が何らかの商品に使用されているものではないことをうかがわせるものである。また、甲第２、第３号証の各１、２によれば、審判乙第２号証及び審判乙第３号証（枝番を含む。）が、上部に「Ｈｉｇｈ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　Ｃｌｕｂ」と表示された小冊子（写し）と認められる表紙と該当頁（一頁）であって、発行日が１９９８年６月２５日及び同年９月２５日であり、そこに「Ｓｅｔｂａｌｌ」の文字と図形からなる本件商標と社会通念上同一性を有する商標を表示するものとうかがわれる上記標章が表示されていることが認められる。しかしながら、これがいかなる商品について使用されているものかは不明であり、審判乙第３号証の２の「ＰＲＥＳＥＮＴＳ」「応募方法」と題する頁の左下に「セットボールのメンズクールネックセーターを１名様に　ＡＤＡより」との記載及び写真があるものの、これのみをもって本件商標をその指定商品（被服）に使用をしているものとは認められないことは、審決の認定するとおりである。


平成１７年（行ケ）第１０３２７号　特許取消決定取消請求事件平成１７年７月１９日判決言渡，平成１７年７月５日口頭弁論終結
判　　　　決
原　告　ピュア　テクノロジーズ　リミテッド
訴訟代理人弁護士　廣江武典，宇野健一，武川隆宣，高荒新一，中村繁元
被　告　特許庁長官　小川洋
指定代理人　菊井廣行，渡部利行，立川功，井出英一郎
主　　　　文
特許庁が異議２００２－７２９００号事件について，平成１６年４月２０日にした決定を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
以下において，「および」は「及び」と統一して表記するなど，文献を引用する箇所においても公用文の表記に従った箇所がある。
第１　原告の求めた裁判
主文と同旨の判決。
第２　事案の概要
本件は，特許を取り消した決定の取消しを求める事件である。
１　手続の経緯
(1)　原告は，発明の名称を「構造物における強化材の連続監視」とする特許第３２８８０４５号（請求項の数１０。平成６年６月１６日出願（パリ条約による優先権主張１９９３年（平成５年）６月２５日，米国），平成１４年３月１５日設定登録。以下「本件特許」という。）の特許権者である。
(2)　本件特許について，特許異議の申立てがされ（異議２００２－７２９００号事件として係属），これに対し，原告は，平成１５年８月１４日，明細書の訂正（以下「本件訂正」という。）を請求した。
(3)　特許庁は，平成１６年４月２０日，「訂正を認める。特許第３２８８０４５号の請求項１ないし１０に係る特許を取り消す。」との決定をし，同年５月１７日，その謄本を原告に送達した。
２　本件訂正後の発明の要旨（平成１６年４月２日付手続補正書（訂正請求書）によるもの）
１．強化材の損傷に起因する信号と，構造物に配置した複数の測定点に該信号が到着する時刻とを検出及び分析して，該信号の発生場所の特性と位置を測定し，３箇所の測定点の音響信号及び／又は地震信号を検知して予め決められた最低周波数より上の該信号のスペクトルを分析することにより前記構造物を監視する，構造物における強化材の損傷に関して該構造物を監視するための方法において，前記構造物上の前記測定点の相対的な位置を知り，前記予め決められた最低周波数より下の周波数にある実質的に連続した背景スペクトル密度と対照を成して，数キロヘルツにわたるスペクトル密度が，該予め決められた最低周波数より上に，限られた期間存在することを測定することを特徴とする方法。
２．請求の範囲第１項記載の方法において，前記信号をそのフーリエ変換に変換することを特徴とする方法。
３．請求の範囲第２項記載の方法において，前記音響信号及び／又は地震信号が前記測定点に到着した時刻を記録することを特徴とする方法。４．請求の範囲第３項記載の方法において，前記検知器を定期的に検査して機能が正常であることを確認することを特徴とする方法。
５．請求の範囲第４記載の方法において，一定の期間にわたって，損傷の発生に関係する信号データを分析して，将来の損傷を予測するために役立つ統計的情報を提供することを特徴とする方法。
６．強化材の損傷に起因する信号と，構造物に配置した複数の測定点に該信号が到着する時刻とを検出及び分析して，該信号の発生場所の特性と位置を測定する，構造物における強化材の損傷に関して該構造物を監視するための方法において，３箇所の測定点で信号を検知して該構造物を監視し，強化物の損傷のないときに各位置で信号の基準レベルを測定し，前記信号を分析して，強化物の損傷を示す信号として，その点で受信した基準信号の２倍以上の振幅と勾配を有する信号を選択することを特徴とする方法。
７．請求の範囲第６項記載の方法において，前記測定点において音響信号又は地震信号を検出し，該信号をそのフーリエ変換に変換して該信号を分析することを特徴とする方法。
８．請求の範囲第７項記載の方法において，前記音響信号及び／又は地震信号が前記測定点に到着した時刻を記録することを特徴とする方法。９．請求の範囲第８項記載の方法において，前記検知器を定期的に検査して機能が正常であることを確認することを特徴とする方法。
１０．請求の範囲第９項記載の方法において，一定の期間にわたって，損傷の発生に関係する信号データを分析して，将来の損傷を予測するために役立つ統計的情報を提供することを特徴とする方法。
３　決定の理由の要旨
決定の理由は，以下のとおりであるが，要するに，本件訂正を認めるとした上，請求項１ないし１０に係る発明の特許は，特許法３６条４項及び６項の規定に違反してされたものであり，特許法１１３条４号に該当し，取り消されるべきものである，というものである。
(1)　訂正の適否
本件訂正は，特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号）附則６条１項の規定によりなお従前の例によるとされる，特許法１２０条の４第２項及び第３項において準用する平成６年法律第１１６号による改正前の特許法１２６条１項ただし書，２項及び３項の規定に適合するので，当該訂正を認める。(2)　特許異議の申立てについて（特許法３６条適合性の判断）
ア　「信号の発生場所の特性」について
本件明細書の請求項１に「信号の発生場所の特性と位置を測定し，」と記載しているが，明細書の発明の詳細な説明の欄に「信号の発生場所の特性」との語句は全くなく，定義も例示もされておらず，「信号の発生場所の特性」の実質的意味が不明である。
これに対し，特許権者は意見書で『「信号の発生場所の特性」とは信号の特性です。本件発明は，周波数及び振幅のパターンを検査することにより，信号を引き起こすものの特性（信号が強化材の損傷に起因するかどうか）を認識します。』と反論乃至釈明をしているが，本件明細書を通読しても「信号の発生場所の特性」が，「信号の特性」のことと解することができないのは勿論のこと，請求項１に記載の「信号の発生場所の特性」の実質的意味は明確でない。したがって，意見書によっても取消理由は覆らず，本件明細書及び図面は当業者が容易に，請求項１の発明の実施をすることができる程度に，その発明の目的，構成，効果を記載していないものと認められ，また，請求項１の記載では，特許を受けようとする発明は発明の構成が不明瞭であり，特許法３６条４項及び６項の規定を満足しない。


そして，請求項１を引用する請求項２－５ならびに「信号の発生場所の特性」と記載のある請求項６及び請求項６を引用する請求項７－１０も特許法３６条４項及び６項の規定を満足しない。
イ　「予め決められた最低周波数より下の周波数にある実質的に連続した背景スペクトル密度と対照を成して，数キロヘルツにわたるスペクトル密度が，該予め決められた最低周波数より上に，限られた期間存在することを測定する」について本件請求項１に，前記「　」書きの記載をしているが，その技術的意味が不明確である。「予め決められた最低周波数より下の周波数にある実質的に連続した背景スペクトル密度と対照を成して，数キロヘルツにわたるスペクトル密度が，該予め決められた最低周波数より上に，限られた期間存在すること」をどのように「測定する」のか，明細書及び図面に実施例の記載がないから，「測定する」ことの技術的裏付けがない。また，測定したとして，測定結果をどのように利用するものを指して請求項１の方法発明であるというのか，請求項１に記載がない。これに対し特許権者は意見書で，「・・・当業者は，請求項１に規定する最低周波数成分を有する信号を調べて，最低周波数より上の周波数成分が，限られた期間存在するかどうかを（・・・）調べ，さらに，数キロヘルツにわたるスペクトル密度を有することを（・・・）調べます。」と回答しているが，これは，「調べる」ことについての説明に過ぎず，「測定する」の説明ではない。したがって，意見書によっても「予め定められた最低周波数より下の周波数にある実質的に連続した背景スペクトル密度と対照を成して，数キロヘルツにわたるスペクトル密度が，該予め決められた最低周波数より上に，限られた期間存在することを測定する」の技術的意味が不明確であるとの指摘は覆らず，本件明細書及び図面は当業者が容易に，請求項１の発明の実施をすることができる程度に，その発明の目的，構成，効果を記載していないものと認められ，また，請求項１の記載では，特許を受けようとする発明の構成が不明瞭であり，特許法３６条４項及び６項の規定を満足しない。
そして，請求項１を引用する請求項２－５も特許法３６条４項及び６項の規定を満足しない。
ウ　「基準信号の２倍以上の振幅と勾配」について
本件明細書の請求項６に「強化物の損傷を示す信号として，その点で受信した基準信号の２倍以上の振幅と勾配を有する信号を選択する」と記載しているが，どこから「基準信号の２倍以上」との数値がでてきたのか，また何故「振幅と勾配」の両方とも２倍以上でなければならないのかの根拠が不明であり，更には「振幅と勾配が基準信号の２倍以上」であると，何故「強化材の損傷を示す信号」と判断できるのかの根拠が不明であり，このことに関して明細書には「例えば，基本レベルの２倍を越える振幅又は勾配を有する信号・・・を選択することができる。」（全文訂正明細書８頁８－１０行，本件特許公報では５頁左欄１２－１４行）との記載があるのみであり，上記構成要件のサポートがされていない。これに対して，特許権者は意見書で『「２倍を越える」とした理由は，このときに本件発明は機能するからです。本件発明を説明することは必要ですが，何故本件発明が機能するかということを理論的に説明することは不要と考えています。」と反論乃至釈明しているが，これによっても依然として「基準信号の２倍以上の振幅と勾配」の技術的意味が不明である。
したがって，本件明細書及び図面は当業者が容易に，請求項６の発明の実施をすることができる程度に，その発明の目的，構成，効果を記載したものと認められず，請求項６の発明は構成も不明瞭であるから，特許法３６条４項及び６項の規定を満足しない。
請求項６を引用する請求項７－１０も同様に，特許法３６条４項及び６項の規定に適合しない。
(3)　決定のむすび
以上のとおりであるから，本件請求項１－１０に係る発明の特許は，特許法３６条４項及び６項の規定に違反してされたものである。
したがって，請求項１－１０に係る特許は，特許法１１３条４号に該当し，取り消されるべきものである。
第３　当事者の主張の要点
１　原告主張の決定取消事由
(1)　取消事由１（「信号の発生場所の特性」についての判断の誤り）決定は，「本件明細書の請求項１に「信号の発生場所の特性と位置を測定し，」と記載しているが，明細書の発明の詳細な説明の欄に「信号の発生場所の特性」との語句は全くなく，定義も例示もされておらず，「信号の発生場所の特性」の実質的意味が不明である。」と判断した。
ア　本件明細書（甲８）の請求項１の記載によれば，「信号」は「強化材の損傷に起因する信号」のことであるから，「信号の発生場所」とは，「強化材の損傷に起因する信号を発生した場所」を意味し，また，「特性」とは，その物が有する「特有の性質」を意味する。そうすると，「信号の発生場所の特性」とは，「強化材の損傷に起因する信号を発生した場所が有する特有の性質」であり，「強化材の損傷に起因する信号を発生した」「場所」の特性（特有の性質）とは，「強化材の損傷に起因する信号を発生した」ことである。そして，請求項１には，当該「場所」の他の特性を推測させるような記載はない。
イ　したがって，「信号の発生場所の特性」とは，「強化材の損傷に起因する信号を発生した」ことであると解すべきであり，「信号の発生場所の特性」の実質的意味は明らかであるから，決定の判断は誤りである。
(2)　取消事由２（「予め決められた最低周波数より下の周波数にある実質的に連続した背景スペクトル密度と対照を成して，数キロヘルツにわたるスペクトル密度が，該予め決められた最低周波数より上に，限られた期間存在することを測定する」についての判断の誤り）
決定は，「本件請求項１に，前記「　」書きの記載をしているが，その技術的意味が不明確である。「予め決められた最低周波数より下の周波数にある実質的に連続した背景スペクトル密度と対照を成して，数キロヘルツにわたるスペクトル密度が，該予め決められた最低周波数より上に，限られた期間存在すること」をどのように「測定する」のか，明細書及び図面に実施例の記載がないから，「測定する」ことの技術的裏付けがない。また，測定したとして，測定結果をどのように利用するものを指して請求項１の方法発明であるというのか，請求項１に記載がない。」と判断した。
ア　「測定する」ことの技術的裏付けについて


(ｱ)　強化材が設けられている場所から発せられた信号をスペクトルアナライザに入力すると，スペクトルアナライザは，該信号のスペクトル分布（本件図面（甲４）の第１図）を出力するから，このスペクトル分布に基づき，「予め決められた最低周波数より下の周波数にある実質的に連続した背景スペクトル密度と対照を成して，数キロヘルツにわたるスペクトル密度が，該予め決められた最低周波数より上に，限られた期間存在すること」を測定することができる。上記第１図においては，縦座標が時刻を示し，横座標が周波数を示しているから，これに基づき，予め決められた最低周波数より上に，限られた期間存在するスペクトル密度を測定することができるのである。
(ｲ)　なお，「予め決められた最低周波数」とは，測定対象となっている場所の通常のノイズと，強化材が損傷した際に発せられた信号とを区別するための基準となる周波数であり，本件発明の監視装置を測定対象となっている場所に一定期間設置してスペクトル分布を作成し，当該測定場所の通常のノイズの程度を知ることにより，各測定場所に応じて予め決められる（つまり，最低周波数は，自動的に，かつ，一義的に決まるものではなく，測定対象となる場所ごとに，当該測定場所の通常のノイズの程度に応じて決められる。）。
(ｳ)　したがって，「測定する」ことの技術的裏付けは明らかであるから，決定の判断は誤りである。
イ　測定結果の利用について
測定結果の用途を記載しなくても，本件発明を明確に特定することができるから，特許請求の範囲に測定結果の用途を記載する必要はない。したがって，決定の判断は誤りである。
(3)　取消事由３（「基準信号の２倍以上の振幅と勾配」についての判断の誤り）決定は，「本件明細書の請求項６に「強化物の損傷を示す信号として，その点で受信した基準信号の２倍以上の振幅と勾配を有する信号を選択する」と記載しているが，どこから「基準信号の２倍以上」との数値がでてきたのか，また何故「振幅と勾配」の両方とも２倍以上でなければならないのかの根拠が不明であり，更には「振幅と勾配が基準信号の２倍以上」であると，何故「強化材の損傷を示す信号」と判断できるのかの根拠が不明であり，このことに関して明細書には「例えば，基本レベルの２倍を越える振幅又は勾配を有する信号・・・を選択することができる。」（・・・）との記載があるのみであり，上記構成要件のサポートがされていない。」と判断した。
ア　本件明細書には，要旨，信号を測定すべき場所において発せられる基本信号又はバックグラウンド信号をしばらくの間モニターして，当該場所において通常発せられているこれらの基本信号又はバックグラウンド信号を認識すること，損傷事象を示す信号は，通常発せられているこれらの基本信号又はバックグラウンド信号から識別できるように，例えば，基本レベルの２倍を超える振幅又は勾配を有する信号を選択するようにしたことが記載されている。
イ　これによれば，「基準信号の２倍以上の振幅と勾配」とした理由は，信号を測定すべき場所において，通常発せられている基本信号又はバックグラウンド信号から，損傷事象を示す信号を明確に識別するためであり，また，振幅のほかに，勾配についても，「基準信号の２倍以上」としたのは，損傷事象が発生した場合には，当該損傷事象を示す信号が急激に立ち上がり，勾配も大きな値を示すからである。
ウ　このように，請求項６における「基準信号の２倍以上の振幅と勾配」との記載は，根拠を有するものであるから，決定の判断は誤りである。
２　被告の反論
(1)　取消事由１（「信号の発生場所の特性」についての判断の誤り）に対して本件明細書の発明の詳細な説明には，「信号の発生場所の特性」との記載はなく，定義も例示もないから，「信号の発生場所の特性」の実質的意味は不明である。
したがって，決定の判断に誤りはない。
(2)　取消事由２（「予め決められた最低周波数より下の周波数にある実質的に連続した背景スペクトル密度と対照を成して，数キロヘルツにわたるスペクトル密度が，該予め決められた最低周波数より上に，限られた期間存在することを測定する」についての判断の誤り）に対して
ア　「測定する」ことの技術的裏付けについて
(ｱ)　請求項１は，背景スペクトル密度と数キロヘルツにわたるスペクトルが対照を成して存在することを測定するというのであり，単に「予め決められた最低周波数より上に，限られた期間存在する」周波数密度を測定するというだけではない。「背景スペクトル密度と対照を成して，数キロヘルツにわたるスペクトル密度が，存在すること」をどのように測定するのか不明であり，本件明細書の発明の詳細な説明にも記載されていない。
(ｲ)　本件図面の第１図には，６キロヘルツ手前まで背景スペクトルが実質的に連続しているものや，５キロヘルツ手前までだけ背景スペクトルが実質的に連続しているものや，４キロヘルツくらいまでだけ背景スペクトルが実質的に連続しているものが示されているところ，請求項１には「最低周波数」をどのような規則で決めればよいのかが記載されていないから，第１図のようなスペクトル分布において，どれを「最低周波数」として，これより上に，限られた期間存在する周波数密度を測定すればよいのか不明である。
(ｳ)　所定の最低周波数を，例えば，３キロヘルツ，５キロヘルツ又は７キロヘルツのいずれに決めるとしても，損傷の有無にかかわらず，最低周波数よりも上に，背景雑音であるスペクトル密度が連続して所定の限られた期間存在するということは，当然にあり得るから，単に，「予め決められた最低周波数より上に，限られた期間存在する」周波数密度を測定しただけでは，それが，構造物の強化材の損傷に係るものであると即断することはできない。そして，そのような場合に，背景スペクトル密度と数キロヘルツにわたる周波数密度が，対照を成して限られた期間存在すること，また，対照を成しては存在しないことをどのように測定すればよいのかについて，発明の詳細な説明には記載がない。
(ｴ)　したがって，「測定する」ことの技術的裏付けはないから，決定の判断に誤りはない。
イ　測定結果の利用について
(ｱ)　「信号の発生場所の特性を測定し」については，上記(1)のとおり，本件発明を特定できない事項であり，また，「所定の最低周波数」がどのような規則に基づいて決められ，「対照を成して限られた期間存在することを測定する」というのがどのような測定であるのかについても，上記アのとおり，特定できない事項であるから，「本件発明を明確に特定することができる」との原告の主張には，根拠がない。


(ｲ)　「数キロヘルツにわたるスペクトル密度が，該予め決められた最低周波数より上に，限られた期間存在することを測定する」ということで，単にその測定結果を得たというだけでは不十分であり，本件特許出願時における本件発明が属する技術分野の技術常識をもってしても，「該信号の発生場所の特性と位置を測定し・・・構造物を監視する方法」において，前記測定結果をどのように用いるのかについて，請求項１の記載では，これを特定することはできない。(ｳ)　したがって，決定の判断に誤りはない。
(3)　取消事由３（「基準信号の２倍以上の振幅と勾配」についての判断の誤り）
に対して
ア　本件明細書の「例えば，基本レベルの２倍を越える振幅又は勾配を有する信号・・・を選択することができる」（８頁８ないし１０行）との記載は，振幅でも勾配でもいずれかが２倍を越えるという条件を満足すれば信号を選択するということであるが，請求項６の「強化物の損傷を示す信号として，・・・基準信号の２倍以上の振幅と勾配を有する信号を選択する」というのは，振幅条件と勾配条件の両者を満足した時に信号を選択するということであるから，明細書の前記記載は，請求項６に記載された事項の根拠を与えるものではない。イ　また，基準レベルの勾配はどのようなものか明細書に記載がないから，基準レベルの勾配を得ることができず，「基準信号の２倍以上の振幅と勾配」を有する信号を選択することを当業者は容易に実施することができない。ウ　したがって，「基準信号の２倍以上の振幅と勾配」の技術的意味は明らかでないから，決定の判断に誤りはない。
第４　当裁判所の判断
１　取消事由１（「信号の発生場所の特性」についての判断の誤り）について(1)　請求項１には，「強化材の損傷に起因する信号と，構造物に配置した複数の測定点に該信号が到着する時刻とを検出及び分析して，該信号の発生場所の特性と位置を測定し」との記載があり，この記載によれば，「信号の発生場所」とは，強化材の損傷に起因する信号が発生した場所，すなわち，強化材の損傷が生じた場所を意味するものであることは明らかであるところ，「強化材の損傷に起因する信号」は，強化材が損傷するときに放出されるものであるから，その信号を検出及び分析して測定するものは，信号の発生原因となる強化材の損傷の有無のほかには考えられない。
そして，本件明細書（甲８）をみても，「発明の分野本発明は，構造物が無傷であることを監視する装置に関するものであり，特に，コンクリート内部のポストテンショニングケーブル等の構造物強化材の破損を監視する装置に関する。」（１頁３ないし６行），「構造物内の引っ張られている強化材が破損したとき，エネルギーが，特に，音響エネルギーと地震エネルギーの形で，その周囲に放出される。これらの形のエネルギーに応答する適切な検知器をその構造物上に又は構造物の近くに配置して，そのエネルギーの放出を検知することができる。」（１頁２０ないし２３行），「発明の概要本発明の概略を述べると，構造物内の引っ張られている強化材の損傷を監視する方法であって，この方法においては，複数の検知器を既知の配置で構造物の周囲に，かつ構造物のすぐ近くに配置し，その検知器は音響エネルギー，又は地震エネルギー，又はそれらを組み合わせたものの到着に応答して信号を生成し，検知器からの信号を収集し，構造物内の引っ張られている強化材の損傷と関係がある信号を識別する。」（２頁３ないし９行）との記載があり，これらの記載によれば，本件発明は，強化材が損傷するときに放出される，強化材の損傷と関係がある信号を検知することによって，構造物の強化材の損傷の有無を監視しようとするものであると理解することができるから，強化材の損傷に起因する信号を検出及び分析して測定するものは，強化材の損傷の有無であるということができる。
(2)　上記(1)に判示したところによれば，「信号の発生場所の特性」とは，強化材の損傷が生じた場所における強化材の損傷の有無に関する特性であるということができる。
そして，本件明細書には，「第１図のグラフに示すように，Ｂに示されているケーブル破損の周波数と振幅は，バックグラウンドのエネルギーの周波数と振幅の特性とは容易に識別される。」（５頁１５ないし１７行）との記載があり，この記載及び本件図面（甲４）の第１図（引っ張られている強化材の破損を示すフーリエ変換図）によれば，強化材が損傷したときに放出される音響エネルギーは，バックグラウンドの音響エネルギーと，周波数，振幅の特性を異にしていることが認められるから，「信号の発生場所の特性」とは，強化材の損傷が生じた場所における，強化材の損傷の有無に関する特性であって，例えば，音響エネルギーを検出及び分析する場合において，強化材の損傷に伴って発生する音響エネルギーの周波数と振幅にみられるような特性のことを指していると解するのが相当である。したがって，「信号の発生場所の特性」の実質的意味が不明であるということはできない。
(3)　被告は，本件明細書の発明の詳細な説明には，「信号の発生場所の特性」との記載はなく，定義も例示もないから，「信号の発生場所の特性」の実質的意味は不明であると主張する。
確かに，本件明細書には，「信号の発生場所の特性」との語句はなく，定義も例示もされていない。しかし，「信号の発生場所の特性」とは，上記(2)に判示したように，例えば，強化材の損傷に伴って発生する音響エネルギーの周波数と振幅にみられるような特性，すなわち，強化材の損傷に伴って損傷が生じた場所から発生する「信号の特性」であると解されるから，発明の詳細な説明に，「信号の発生場所の特性」との語句がなく，定義も例示もされていないとしても，「信号の発生場所の特性」の実質的意味が不明であるということはできない。(4)　そうすると，取消事由１に係る決定の判断は誤りである。２　取消事由２（「予め決められた最低周波数より下の周波数にある実質的に連続した背景スペクトル密度と対照を成して，数キロヘルツにわたるスペクトル密度が，該予め決められた最低周波数より上に，限られた期間存在することを測定する」についての判断の誤り）について
(1)　「測定する」ことの技術的裏付けについて
ア　本件明細書には，次の記載がある。
(ｱ)　「この中央監視手段は，エネルギー放出の周波数パターン及び／又は振幅パターンを検討することによって，構造物内の破損に関係する信号を識別することができる。具体的には，第１図のグラフに示すように，Ｂに示されているケーブル破損の周波数と振幅は，バックグラウンドのエネルギーの周波数と振幅の特性とは容易に識別される。第１図に示すような信号データを，破損中に放出されるエネルギーを識別するための識別窓を作るために使用することができる。装置の性能を高めるために，その識別窓に基づいたフィルタを用いることができる。この識別窓により，背景エネルギーを除去し，重要な信号を鮮明に識別することができる。」（５頁１２ないし２０行）


(ｲ)　「この識別手段を機械装置，又は電気装置として上記では説明したが，継続的に，又は記憶されている信号データを調査することによって，破損に関係する信号を操作者の目視検査により識別することもできることは理解されるであろう。」
（５頁２７行ないし６頁１行）
(ｳ)　「重要な信号を識別するために用いることができるいくつかの有用なパラメータは，入力される信号の勾配に関する閾値と，入力される信号の振幅に関する閾値と，入力される信号の周波数分布に関する閾値と，入力される信号の持続時間に関する閾値と，入力される信号の音量に関する閾値とである。事象が，これらの判定基準のうちの１個以上に関して，予め定められた数値を越える結果を生じた場合，その事象は，検査のために記録され，他のものと区別するために特別の印が付けられる。その検査は人手による目視検査によって行なうことができ，また，コンピュータによって自動的に行なうこともできる。自動的に検査が行なわれた場合，上述の判定基準のうちのいくつかが，その所定の水準を超えたときは，損傷の疑いがあることを宣言する。」（７頁２３行ないし８頁３行）(ｴ)　「基本信号又はバックグラウンド信号をしばらくの間モニターして，その後，起こる可能性のある損傷事象を示すような，充分に外側にある任意の数値を設定するだけでよい。例えば，基本レベルの２倍を越える振幅又は勾配を有する信号，あるいは高周波数成分が著しく高いレベルにある周波数分布を選択することができる。」（８頁５ないし１０行）
(ｵ)　「第１図は，この破損を示すフーリエ変換図である。図の縦座標は，記録開始後の時刻（ミリ秒単位）を示し，横座標は，ｋＨｅｒｔｚ単位で，記録された音波を示す。垂直方向は，ミリボルト単位で，記録された各波の振幅を示す。この図は，検知器Ａの出力を記録している。８８ミリ秒より前において，相対的に小さい振幅の，かつ約７ｋＨｚ未満の波長の波が記録されていることは明らかであろう。これらが，道路の通行や，駐車場ビル内の動きなどのバックグラウンドの事象を表わしている。８８ミリ秒のときに，発生させたケーブルの破損が検知された。この破損が，１３．２４ｋＨｚの高さの波長のところに示されている音波を発生させた。さらに，この破損は，もっと低い波長において，これ以前に見られた波よりもずっと大きな振幅の波を生じさせた。計測目盛り上で約１６０ミリ秒まで，通常よりも高い周波数が発生した。構造物内が無傷ではなくなったために，破損後のバックグラウンド事象は，破損前のバックグラウンド事象の振幅よりも高い振幅を示した。」（９頁１０ないし２２行）
イ　上記記載によれば，測定に当たっては，まず，モニターにより，基本信号又はバックグラウンド信号（例えば，第１図における，相対的に小さい振幅の，かつ約７ｋＨｚ未満の波長の波）を記録すること（(ｱ)，(ｴ)及び(ｵ)），基本信号又はバックグラウンド信号の十分外側において，起こる可能性のある損傷事象を示し得る，任意の値の判定基準を設けること（(ｳ)及び(ｴ)），損傷時には，通常よりも高い周波数の音波が発生し，一定時間継続すること（(ｵ)），予め定められた数値を越える結果が生じた場合，その事象について記録され，事象が生じたことの解析は，機械的に又は人間の目視により行われること（(ｱ)，(ｲ)及び(ｳ)）が認められる。そして，基本信号又はバックグラウンド信号についてみると，本件明細書に，「コンクリート構造物内のポストテンショニングケーブルを監視する場合を実施例として用いて，本発明を説明するが，他の引っ張られている構造物用強化材又は緊締部材を監視することにも，本発明を同様に適用できる。」（３頁６ないし８行），「検知器は構造物のすぐ近くに，望ましくはその構造物に接触して配置される」（４頁１６行）と記載されているように，検知器は，各種構造物に対して配置されるところ，個々の構造物の置かれている環境がそれぞれ異なることは容易に想定されるから，検知器で検出する基本信号又はバックグラウンド信号が監視対象となる個別の構造物によって異なることは，容易に理解することができるものである。
また，起こる可能性のある損傷事象を示し得る，任意の値の判定基準についてみると，構造物を強化するための強化材が特定されるのであれば，予め実験等を行って，損傷事象に対応した信号を取得しておき，検知器の設置場所に応じた基本信号又はバックグラウンド信号と対比することによって，容易に決定することができるのである。
ウ　被告の主張について
(ｱ)　被告は，「背景スペクトル密度と対照を成して，数キロヘルツにわたるスペクトル密度が，存在すること」をどのように測定するのか不明であり，本件明細書の発明の詳細な説明にも記載されていないと主張する。しかし，上記イに判示したように，本件明細書の記載によれば，損傷時には，通常よりも高い周波数の音波が発生して，一定時間継続し，また，予め定められた数値を越える結果が生じた場合，その事象について記録され，事象が生じたことの解析は，機械的に又は人間の目視により行われることが認められるのであって，これによれば，予め定められた背景スペクトル密度を越える（すなわち，背景スペクトル密度と対照を成して）数値（すなわち，数キロヘルツ。なお，この数値は，強化材によって変わるものであることは明らかである。）を測定すればよいことが容易に理解されるものである。
(ｲ)　また，被告は，請求項１には「最低周波数」をどのような規則で決めればよいのかが記載されていないから，第１図のようなスペクトル分布において，どれを「最低周波数」として，これより上に，限られた期間存在する周波数密度を測定すればよいのか不明であると主張する。
しかし，上記イに判示したように，「最低周波数」は，規則により定められるものではなく，基本信号又はバックグラウンド信号を記録することによって定められるものである。そして，損傷事象に対応した信号は，通常よりも高い波長として現れるから，本件図面の第１図においては，例えば，６キロヘルツ手前を「最低周波数」と定めることにより，これより上に，限られた期間存在する周波数密度を容易に測定することができる。
(ｳ)　さらに，被告は，損傷の有無にかかわらず，最低周波数よりも上に，背景雑音であるスペクトル密度が連続して所定の限られた期間存在するということは，当然にあり得るから，単に，「予め決められた最低周波数より上に，限られた期間存在する」周波数密度を測定しただけでは，それが，構造物の強化材の損傷に係るものであると即断することはできず，そのような場合に，背景スペクトル密度と数キロヘルツにわたる周波数密度が，対照を成して限られた期間存在すること，また，対照を成しては存在しないことをどのように測定すればよいのかについて，発明の詳細な説明には記載がないと主張する。


確かに，上記測定においては，構造物の強化材の損傷に係るスペクトル密度分であると即断することができない場合がないとはいえない。しかし，所定の最低周波数よりも上に，背景雑音であるスペクトル密度が連続して所定の限られた期間存在することがあるとしても，強化材の損傷に係るものと同じものであるとは限らないし，誤って損傷が発生したと判断することがあるとしても，強化材の損傷に関して，構造物を監視することができないというわけではない。また，背景雑音であるスペクトル密度や外乱によるスペクトル密度と損傷に係るスペクトル密度とが重畳する可能性があれば，測定されたスペクトル密度から，通常時に測定される背景雑音であるスペクトル密度や外乱によるスペクトル密度を減算して，損傷に係るスペクトル密度分だけを抽出することもできると考えられるから，強化材の損傷に関して，構造物を監視することができないものではない。
(2)　測定結果の利用について
ア　上記(1)イに判示したように，予め定められた数値（最低周波数）を越える結果が生じた場合，その事象について記録され，事象が生じたことの解析は，機械的に又は人間の目視により行われるものであるから，測定結果を解析した結果が，強化材の損傷の有無の判定に用いられ，ひいては，構造物の監視に供されることは明らかである。
イ　被告は，単にその測定結果を得たというだけでは不十分であり，本件の特許出願時の本件発明が属する技術分野の技術常識をもってしても，「該信号の発生場所の特性と位置を測定し・・・構造物を監視する方法」において，前記測定結果をどのように用いるのかについて，請求項１の記載では，特定することができないと主張するが，上記アに判示したように，測定結果を解析した結果が，強化材の損傷の有無の判定に用いられ，ひいては，構造物の監視に供されることは明らかである。
(3)　そうすると，取消事由２に係る決定の判断は誤りである。３　取消事由３（「基準信号の２倍以上の振幅と勾配」についての判断の誤り）
について
ア　本件明細書（甲８）には，「基本信号又はバックグラウンド信号をしばらくの間モニターして，その後，起こる可能性のある損傷事象を示すような，充分に外側にある任意の数値を設定するだけでよい。例えば，基本レベルの２倍を越える振幅又は勾配を有する信号，あるいは高周波数成分が著しく高いレベルにある周波数分布を選択することができる。」（８頁５ないし１０行）との記載があり，この記載によれば，「基本レベルの２倍を越える振幅又は勾配を有する信号」の選択は，基本信号又はバックグラウンド信号の十分に外側にある任意の数値の設定例であることが明らかである。
また，上記２(1)イに判示したように，判定に当たっては，基本信号又はバックグラウンド信号の十分外側において，起こる可能性のある損傷事象を示し得る，任意の値の判定基準が設けられるが，その技術的意義が損傷事象の誤った判定の防止にあることは明らかである。そして，基本レベルの２倍以上の信号を選択することの意味も，このような技術的意義に沿ったものであると解されるものであって，損傷事象が生じた場合において，基本レベルの２倍以上の信号を選択すれば，基本信号又はバックグラウンド信号と十分に区別することができるから，「基準信号の２倍以上」との数値を設定したことの技術的意味は明らかである。
イ　被告の主張について
(ｱ)　被告は，本件明細書の「例えば，基本レベルの２倍を越える振幅又は勾配を有する信号・・・を選択することができる」（８頁８ないし１０行）との記載は，振幅でも勾配でもいずれかが２倍を越えるという条件を満足すれば信号を選択するということであるが，請求項６の「強化物の損傷を示す信号として，・・・基準信号の２倍以上の振幅と勾配を有する信号を選択する」というのは，振幅条件と勾配条件の両者を満足した時に信号を選択するということであるから，明細書の前記記載は，請求項６に記載された事項の根拠を与えるものではないと主張する。本件明細書には，「重要な信号を識別するために用いることができるいくつかの有用なパラメータは，入力される信号の勾配に関する閾値と，入力される信号の振幅に関する閾値と，入力される信号の周波数分布に関する閾値と，入力される信号の持続時間に関する閾値と，入力される信号の音量に関する閾値とである。事象が，これらの判定基準のうちの１個以上に関して，予め定められた数値を越える結果を生じた場合，その事象は，検査のために記録され，他のものと区別するために特別の印が付けられる。その検査は人手による目視検査によって行なうことができ，また，コンピュータによって自動的に行なうこともできる。自動的に検査が行なわれた場合，上述の判定基準のうちのいくつかが，その所定の水準を超えたときは，損傷の疑いがあることを宣言する。」（７頁２３行ないし８頁３行）との記載があり，この記載によれば，複数のパラメータを用いて損傷の発生を自動的に判定することができると理解されるから，判定基準として「振幅と勾配」の両方を選択することの意味は明らかであるといわなければならない。そして，上記アに判示したように，「基準信号の２倍以上」との数値を設定したことの技術的意味も明らかであるから，「振幅と勾配」のいずれをも「基準信号の２倍以上」との数値を設定したことの技術的意味は，自ずと明らかである。(ｲ)　また，被告は，基準レベルの勾配はどのようなものか明細書に記載がないから，基準レベルの勾配を得ることができず，「基準信号の２倍以上の振幅と勾配」を有する信号を選択することを当業者は容易に実施することができないと主張する。
確かに，本件明細書には，「勾配」がどのようなものであるかについて記載がない。しかし，本件図面（甲４）の第１図によれば，「勾配」とは，各周波数ごとに算出される，単位時間当たりの振幅の変化量を意味するものであると解されるから，基準レベル（バックグラウンド信号）の勾配が得られないということはできない。
ウ　そうすると，取消事由３に係る決定の判断は誤りである。
第５　結論
以上のとおりであって，原告主張の決定取消事由１ないし３は理由があり，かつ，この誤りは決定の結論に影響を及ぼすものと認められるから，決定は取り消されるべきである。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官
塩　　　月　　　秀　　　平
裁判官
田　　　中　　　昌　　　利
裁判官
髙　　　野　　　輝　　　久


平成１３年（行ケ）第４９号　審決取消請求事件（平成１３年１０月１日口頭弁論終結）
判　　　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　富士工業株式会社
訴訟代理人弁護士      藤　　　本　　　英　　　介
同　　　　　　　　　　鈴　　　木　　　正　　　勇
同　　　　弁理士　　　宮　　　尾　　　明　　　茂
被　　　　　　告　　　特許庁長官　及川    耕造指定代理人　　　      為　　　谷　　　　　　　博
同　　　　　　　　　　宮　　　川　　　久　　　成
主　　　　　　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
特許庁が平成１１年審判第１９５０３号事件について平成１２年１２月１９日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は、平成９年４月１日、別添審決謄本の別掲本願商標記載の立体商標（以下「本願商標」という。）について、指定商品を商標法施行令別表による第２８類「釣竿用導糸環」として商標登録出願（商願平９－１０１２７４号）をしたが、平成１１年１１月５日、拒絶査定を受けたので、同年１２月６日、これに対する不服の審判の請求をした。特許庁は、同請求を平成１１年審判第１９５０３号事件として審理した結果、平成１２年１２月１９日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は、平成１３年１月１５日、原告に送達された。
２　審決の理由
審決は、別添審決謄本記載のとおり、本願商標は、商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであって、商標法３条１項３号に掲げる商標（以下「記述的商標」という。）に当たり、かつ、使用をされた結果同条２項所定の自他商品識別機能を有するに至っているとも認められないから、本願商標の登録出願は拒絶されるべきものとした。
第３　原告主張の審決取消事由
審決は、本願商標が商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるとの誤った認定をして商標法３条１項３号該当性を肯定し（取消事由１）、かつ、使用をされた結果自他商品識別機能を有するに至っているとも認められないとの誤った認定をして同条２項該当性を否定した（取消事由２）結果、本願商標の登録出願が拒絶されるべきであるとの誤った判断をしたものであるから、違法として取り消されるべきである。
１　取消事由１（商標法３条１項３号該当性判断の誤り）
(1)　商品の形状の意義
ア　審決は、「商品等の形状に特徴的な変更、装飾等が施されていても・・・全体としてみた場合、商品等の機能、美感を発揮させるために必要な形状を有している場合には・・・未だ商品等の形状を普通に用いられる方法で表示するものの域を出ないと解するのが相当である。」（審決謄本２頁２１行目～２９行目）と判断するが、誤りである。
商品等の形状は、第一次的には、商品等の機能又は美感を発揮させることを念頭に置いて選択されるものであるが、商品等を製造販売する上においては、それに加えて、他の同種商品等との識別の有無が重要な意義を有する。他の同種商品等の人気に便乗しようとする意図で、機能や美感との関係においては必然的でない形状を選択するなど、商品等の機能や美感を発揮させながら商品等の識別の有無を意図して選択される商品等の形状もある。そもそも、商品等は、一定の機能を備えているからこそ商品価値があり、機能や美感と関係しない特異な形状など存在しない。商品等の形状において、特異な形状といえるかどうかは、他の同種商品との比較により決まるのであって、当該商品等の形状が機能や美感をより発揮させるために選択されたものであっても、他の同種商品等が通常備えている形状と異なるものであれば、自他商品の識別は十分に可能となる。
イ　審決は、「商品等の形状は、同種の商品等にあっては、その機能を果たすためには原則的に同様の形状にならざるを得ないものであるから、取引上何人もこれを使用する必要があり、かつ、何人もその使用を欲するものであって、一私人に独占を認めるのは妥当でないというべきである。」（同３０行目～３３行目）と判断するが、誤りである。
商品等が備えなければならない機能により、商品等の形状は一定の限定を受けるが、完全に同一形状にならなければならないような場合は例外であって、多くの場合は、選択し得る形状にも幅があり、その範囲内において異なる形状を選択することは可能であるから、当該商品等の形状が自他商品等の識別機能を備えるに至っている場合には、他の者が当該商品等の形状を使用することができなくても、何ら不都合はなく、むしろ、これを使用させることは、出所の混同を生ずるという不都合を招く。
ウ　審決は、「商品等の機能又は美感とは関係のない特異な形状である場合はともかくとして、商品等の形状と認識されるものからなる立体的形状をもって構成される商標については・・・商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として商標法第３条第１項第３号に該当し、商標登録を受けることができないものと解すべきである。」（同２頁３４行目～３頁４行目）と判断するが、誤りである。


上記のとおり、商品等の機能又は美感と関係のない形状など存在しないのであり、本願商標のような形状が商標登録を受けることができないとすると、商品等の形状についても商標登録を予定している商標法の趣旨と反する。エ　審決は、工業所有権審議会の平成７年１２月１３日付け「商標法等の改正に関する答申」（乙第１号証、以下「審議会答申」という。）を引用しているが、同答申は、商品等の形状として通常予定される範囲のものについて登録対象としないという趣旨にすぎず、その範囲を超えるようなものであれば、機能又は美感を発揮させるための形状であっても、商標登録の対象から除外する趣旨ではない。オ　審決は、「実用新案法、意匠法等により保護されている形状について重ねて又は権利消滅後商標登録することにより保護することは知的財産制度全体の整合性に不合理な結果を生ずることとなる。」（審決謄本３頁１２行目～１４行目）と判断するが、知的財産制度における実用新案法、意匠法等との目的の相違を見過ごしたものであり、誤りである。
実用新案法、意匠法等は、その形状による自他商品の識別機能を問題とすることなく、使用の継続も必要なく、保護するものであるのに対して、商標法は、商標に自他識別機能を備え、かつ、使用を継続する限りで保護するものであるなど、両者は、保護される要件、目的、存続期間がそれぞれ異なるから、それぞれの保護要件を満たす限り保護されるべきである。
(2)　本願商標の識別性の判断
ア　審決は、「該形状は『釣り竿用ガイド』の一形態を表すものであるから、これをその指定商品に使用しても、取引者・需要者は、単に商品『釣竿用導糸環』の形状を表示するにすぎないものとして理解するに止まり・・・前記認定のとおり、ややその形状が特徴的なものであっても、それは商品等の機能又は美感をより発揮させるために施されたものであり・・・本願商標は、その形状に特徴をもたせたことをもって自他商品の識別力を有するものとは認められない」（審決謄本３頁１８行目～末行）と判断する。
しかしながら、商品等の形状が商品等の機能又は美感をより発揮させるために施されたものであるからといって直ちに、他の同種商品との識別機能が否定されるものではなく、当該商品等の具体的形状が同種商品において従来にない特異な形状をしていることにより他の同種商品と識別することができるかどうかを判断すべきである。
イ　本願商標の形状は、リングと足及びそれを結ぶ支脚を一体成形し、さらに、支脚をリングの形状と一体感をもつように丸みを付けたものであり、釣り竿用ガイドの中でも、ざん新で独創的である。
釣り竿用ガイドは、趣味として行われる釣りにおいて用いられ、その需要者は、細部の形状の相違についても強い関心を持っているから、その相違により商品等の相違を識別することは十分可能である。
ウ　審決は、「立体的形状からなる商標で商品等の形状をもって構成されるものについては、本来的又は直接的には他の知的財産制度で保護されるものであることなど、平面的な商標とは明らかに異なるものである」（同４頁２行目～４行目）と判断するが、誤りである。
当該商標が自他商品の識別機能を備えている場合に、出所の混同を防止する必要は、商標が立体であるか平面であるかにより異なるものではない。平面的商標であっても、単なる模様のようなものもある。また、商標は、特許、意匠等の他の知的財産制度と目的が異なり、形状の問題であるからといって、特許法や意匠法により保護すれば足りるというものではない。
２　取消事由２（商標法３条２項該当性判断の誤り）
(1)　本願商標の形状としての特異性
釣りは人気のある趣味であり、釣り愛好家は、道具に対するこだわりも強く、機能や品質のみならずそのデザイン性も重視し、微細な形状の相違であっても識別する。この点においても、本願商標の釣り竿用ガイドの形状は、その本来のイメージを払拭したざん新で独創的なものというべきである。
(2)　原告自身による広告宣伝
ア　価格表、カタログの配布
原告は、本願商標の形状を有する釣り竿用ガイド（以下「本件ガイド」という。）の形状が目立つように記載した価格表を、昭和５１年から今日まで、毎年取引先に大量に頒布している（甲第８号証の２～２１）。現在の全国の釣具店の総数は、約８８００店ほどであるが（甲第４４号証）、原告は、毎年、価格表を約８０００ないし８５００部ほど配布しており（甲第４３号証）、取引者である釣具店の大半に価格表が行きわたっている。
イ　釣り博覧会での展示等
原告は、昭和３７年から開催されるようになった釣り博覧会に毎年出展しており、昭和５１年からは、毎年、釣り博覧会において本件ガイドを展示している（甲第３２号証の１～５、甲第３３号証）。釣り博覧会は、昭和３９年から東京の「国際つり博」及び大阪の「フィッシングショー」の２回開催されるようになったが、両者の合計入場者数は、ここ数年は毎年１１万人程度であり、昭和５１年から平成１３年までの総入場者数は１４０万人を超えている。原告は、本件ガイドの形状が目立つようにした自社のカタログ（甲第８号証の１、第１１号証の１～１３、第３４号証、第３６号証）を、毎年、需要者である釣り愛好家に大量に頒布している（甲第６号証）ほか、「国際つり博」等の博覧会を中心に、約４万部ほど配布している（甲第４３号証）。
ウ　広告宣伝費
原告の昭和５４年から平成１３年までの広告宣伝費は、総計６億８０７５万６４８８円であり（甲第４３号証）、そのうち、原告の主力商品である本件ガイドの広告宣伝に、かなりの額が費やされている。
エ　販売数量
原告は、本件ガイドを、昭和５１年から現在まで長期間にわたり継続して販売している。昭和５１年から平成１２年までの本件ガイドの販売数量の合計は８０１３万４７７３個であり（甲第４２号証）、１年間の平均販売個数は３２０万個以上である。原告は、近時も、年間約３０００万個のガイドを販売し、ガイドのシェアの９０％近くを占めている。
オ　新聞雑誌広告


原告は、昭和５１年以来、釣り雑誌２０誌ほどに毎号広告を掲載している（甲第４３号証）。毎号の広告に本件ガイドを掲載するものではないが、本件ガイドは、原告の製造販売するガイドの中でも最も売れた商品の一つであり、当然、その広告掲載数も多い（甲第４０号証の９、１３、２８）。また、原告は、昭和５１年以降、釣り用具の業界誌３誌に毎号広告を掲載している（甲第４３号証）。ここでは、主に、原告の主要製品のイラストが掲載され、本件ガイドのイラストも掲載されている（甲第１０号証の１、２）。
(3)　釣り竿メーカーによる宣伝広告
ア　考慮の必要性
原告の製造する本件ガイドの約９０％は釣り竿メーカーに販売され、原告の直接的な顧客は釣り竿メーカーであるところ、釣り竿メーカー自身が本件ガイドを釣り愛好家に宣伝広告しており、原告としては、必ずしも、釣り愛好家に対する積極的な宣伝広告をすることが必要でない状況にある。そのため、本件ガイドに係る宣伝広告につき検討するためには、釣り竿メーカーや釣り具の小売店が行う宣伝広告を考慮する必要がある。
イ　カタログの配布
主要な釣り竿メーカーのカタログには、釣り竿に装着された本件ガイドが目立つように掲載されており（甲第１４号証の１～１０、第２６号証の１～５０、第４１号証の１～３）、釣り竿のカタログにより、釣り竿とともに本件ガイドをも宣伝広告されていることとなる。どのようなガイドを装着しているかが釣り竿の評価に大きく影響することから、釣り竿メーカーは、自社のカタログにおいて、自社の釣り竿にどのようなガイドが装着されているかを示す必要があり、結果として、釣り竿メーカーのカタログにおいて本件ガイドを宣伝広告することとなる。ダイワ精工などの大手釣り竿メーカー５社では、年間のカタログ配布数も、原告の比ではなく、大量なものとなる。
ウ　雑誌広告
多くの釣り竿メーカーは、自社の釣り竿を宣伝広告するために、釣り竿に装着された本件ガイドが目立つような広告を、各種の釣り雑誌に掲載している（甲第４０号証の１～１０、１２、１３～２７、２９）。このような釣り竿の広告は、本件ガイドの広告でもある。大手釣り竿メーカーでは、釣り雑誌に広告を掲載する場合、多数誌に繰り返し掲載するはずであり、昭和５１年以来の大手５社の雑誌広告は、膨大な部数に及ぶものと推測される。
(4)　小売店での釣り竿の陳列状況
ア　釣り竿用ガイドの需要者である釣り愛好家が釣り具の小売店に陳列されている釣り竿に接する場合には、釣り竿で一番目立つ上、釣り竿の評価に重大な影響を与えるガイドに真っ先に注意をひかれるため、釣り具の小売店にガイドを装着した釣り竿を大量に陳列することは、最も効果的な宣伝広告であるということができる。
イ　原告が製造するガイドの約９０％は釣り竿メーカーに販売されるが、１本の釣り竿には、通常、ガイドが５、６個装着され、本件ガイドの場合も同様である。本件ガイドが装着された釣り竿は、年間平均６４万本販売され、釣り具の小売店には、毎年、本件ガイドを装着した釣り竿が大量に陳列されてきたこととなる。
(5)　本件ガイドのシェア
ア　本件ガイドは、あらゆる種類のリール竿に用いられるが、疑似餌を用いるルアーフィッシングのうち、重いルアーを用いるキャスティング用の釣り竿において、本件ガイドは圧倒的シェアを有している。
すなわち、ルアーフィッシングの代表であるバス釣り用の主要な釣り竿メーカーの釣り竿を掲載している２０００年版のカタログ（甲第４５号証の１）には、装着されているガイドを表示している釣り竿が２８１本あるが、そのうち、本件ガイドを装着した釣り竿は１１２本（３９％）であり、軽いルアーを用いるスピニング用の釣り竿１０８本を除いたキャスティング用の釣り竿においては、６４％に本件ガイドが装着されている。
イ　また、同じカタログの２００１年版（甲第４５号証の２）でも、装着されているガイドを表示している釣り竿は２３６本あるが、そのうち、本件ガイドを装着した釣り竿は９６本（４０％）であり、スピニング用の釣り竿９０本を除いたキャスティング用の釣り竿においては、６５％に本件ガイドが装着されている。ウ　なお、ルアーフィッシングの代表的なガイドである本件ガイド、商願平９－１０１２７５号の商標に係る形状のガイド及び商願平９－１０１２７６号の商標に係る形状のガイドは、実質的には同一形状であるが、これら３種類のガイドで、バス釣り用のガイドについて９０％以上のシェアを有している。
(6)　文字商標との関係
ア　審決は、本願商標と同一と認められるガイドには、その大部分に「富士」等の文字商標が併記されていることをとらえて、「商品の形状は・・・本来的（第一義的）には、商品の出所を表示し自他商品を識別する標識として採択されるとはいえないものであり、その識別機能を果たすものとしては文字、図形又は記号等が・・・使用されていること・・・からすれば、前記甲号証（注、本訴甲第８、第１１～第１３、第３３～第３６号証〔枝番を含む。〕を指す。）中の商品『釣り竿用ガイド』は、『Fuji』『富士』『フジ』等の文字商標により識別されているというべきである」（審決謄本４頁２３行目～３２行目）と判断するが、誤りである。
商品の形状において他の同種商品の形状と異なる特異な形状を備えていれば、それが反復使用されることによって、文字商標とは独立して商品の形状それ自体により自他商品の識別が行われるようになる。
イ　本件ガイドは、何十年にわたり大量に宣伝広告、販売されている商品である。また、上記のとおり、商品カタログ等においては、需要者の関心が商品の形状にあることに配慮して、本件ガイドの形状が特に目立つように記載されており、需要者が当該形状に注目する状況にあった。このような状況で商品カタログ等に文字商標が付されている場合、当初は文字商標のみにより自他商品の識別がされることがあったかもしれないが、次第に文字商標と商品の形状が結びつくようになり、最終的には、形状を見るだけで当該文字商標を想起するようになる。ウ　被告は、本件ガイドが上記文字商標により識別されているとする審決の認定に誤りはないと主張する。
しかしながら、当初は商品の一形態を表示するにすぎないものであっても、それが繰り返し宣伝広告されることによって、形状のみにより自他商品の識別がされるようになることは否定できない。本件ガイドの需要者は、その形状に強い関心を有する釣り愛好家であり、写真やイラストで表示された当該ガイドが原告製であることを繰り返し宣伝広告されれば、形状を見ただけで原告製のガイドであることを判別し得るようになる。


ガイドは、数センチメートルの大きさで、表面積も小さく、ガイド自身に直接に文字商標を付すことには適さない。また、ガイドの大半は、釣り竿に装着されて販売されており、釣り竿にタグ等で別途ガイドメーカーの商標を付すこともされていないため、文字商標以外によりガイドの自他商品の識別を行わざるを得ない状況にあるところ、ガイドは、趣味性の強い釣りにおいて最も重要な用具の一つであり、どのようなガイドが装着されているかが需要者にとって非常に重要であるから、ガイドの形状により自他商品の識別がされることとなる。
(7)　釣り竿と釣り竿用ガイドとの関係
ア　審決は、「甲第７号証（注、本訴甲第１４号証の１～１０）及び同第１８号証の２（注、本訴甲第２６号証の１～５０）における釣り具メーカー各社の釣り竿は、『Daiwa』『SHIMANO』『RYOBI』等や釣り竿の種別毎に表示されている『剣崎』『TRITON』『アドベンチャー』等の文字商標により識別されているというべきであって、これら釣り竿に接する取引者・需要者が、その部品の一つにすぎないガイドに注意を払い、その形状のみを捉えて出所を認識し取引きにあたるものとは到底認めることができない」（審決謄本４頁３７行目～５頁４行目）と認定するが、誤りである。
イ　主要な釣り竿メーカーのカタログのほとんどには、釣り竿のカタログであるにもかかわらず、わざわざ本件ガイドの形状を個別に抜き出したり、拡大したりして、釣り竿に当該形状のガイドが装着されていることを強調している。仮に、釣り竿用ガイドが単なる釣り竿の一部品にすぎず、取引者、需要者がこれに注意を払うことなく、また、その形状のみをとらえて出所を認識し取引に当たることがないのであれば、主要な釣り竿メーカーがこぞって釣り竿の形状を拡大するなどして記載するはずはない。
ウ　釣り竿用ガイドは、釣り竿の単なる一部品ではなく、それ自身、釣りにおいて重要な機能を担っている。すなわち、釣りにおいては、釣り糸を傷つけることなく素早く遠くに飛ばし、魚が針に食い付いた後は、魚の引っ張る力に抗して素早く巻き戻すことができなければならない。また、趣味の釣りに用いられる釣り竿であれば、釣り上げる際に魚が引っ張る感触が竿を握る手に忠実に伝えられることも求められている。釣り竿用ガイドの良し悪しがこれらに大きく影響し、どのような釣り竿用ガイドが装着されているかが当該釣り竿の売れ行きに大きく影響するため、主要な釣り竿メーカーは、自社のカタログに釣り竿用ガイドを拡大して記載しているのである。
(8)　取引者である釣り竿メーカーの態度
釣り竿メーカーは、釣り竿用ガイドの取引者であるが、主要な釣り竿メーカーは、釣り竿用ガイドの形状により自他商品を識別しているのであって、その形状に重大な関心を持ち、原告から本件ガイドを長期間にわたり大量に購入している。
(9)　陳述書の信用性
ア　審決は、「甲第９号証（注、本訴甲第１６号証の１～４６）は、表題を『陳述書』とする証明書であるが、その証明者の殆どが請求人の関連業者と認められるばかりでなく、予め文章が記載された一枚の用紙のみの証明書であるため、証明者が安易に署名、押印をしたのではないかという疑問も否定し得ないところであって信憑性に欠けるといわざるを得ないものであり」（審決謄本５頁５行目～９行目）と認定するが、誤りである。
上記陳述書の作成者は、原告との間に何らの資本関係はないし、本件釣り竿用ガイドについて一切利害関係を持っているものではない。陳述書の作成者は、原告と何らかの取引関係があるが、釣り業界においては、だれしもが何らかの取引関係を持たざるを得ないのであって、原告と取引があるということだけで、陳述書の信用性を否定することはできないし、陳述書の作成者の多くは、釣り竿メーカーや釣り具の小売店等であり、取引において原告に従属しなければならないような関係にはない。陳述書があらかじめ文章の記載された一枚の用紙によるものであることは、多数の者に陳述書を記載してもらうためにやむを得ないものであり、陳述書の作成態様として決して不自然ではない。陳述書の中には、二重線でガイドを削除したり、使用目的を限定しているものもあり、作成者の自由な意思の下に作成されたことは明らかである。
イ　また、審決は、「甲第９号証と表題を同じくする同第１０号証（注、本訴甲第１７号証の１～３３）は、単に請求人の釣り竿用ガイドが全国で販売されていることを証明するにすぎないものであるから、前記各甲号証は俄には採用し難い」（同５頁９行目～１１行目）と認定するが、誤りである。上記陳述書には、当該釣り竿用ガイドが販売されていない地域については削除する旨の指示がされており、全国で販売されていることを証明するからといって直ちに、その信用性を否定することはできない。
(10)　アンケート結果
原告は、釣り用品の業者及び釣り愛好家が多数来場する「東京国際つり博２００１」及び「フィッシングショーＯＳＡＫＡ２００１」において、アンケートを実施した。その結果、本件ガイドについては、有効回答の７７％以上が原告製であると回答しており、他のメーカーの製品であると回答したものは数％にすぎないなど、本件ガイドが原告製であるとの識別が示されている（甲第３９号証）。
(11)　不正競争防止法等との関係
ア　審決は、東京高裁昭和４２年(ネ)第２３７３号判決（注、昭和４５年４月２８日判決・無体裁集２１巻１号２１３頁を指すものと解される。以下「東京高裁昭和４５年判決」という。）を引用した上、「商標法第３条第２項における当該出願商標が使用をされた結果自他商品の識別機能を有するに至っているものであるか否かと不正競争防止法（注、昭和９年法律第１４号、以下「旧不正競争防止法」という。）第１条第１項第１号における当該商品等表示が需要者の間に広く認識されているものであるか否かの認定、判断は、それぞれの法律の目的によってその内容が異なるといい得るものである」（審決謄本５頁１２行目～１６行目）と判断するが、誤りである。
確かに、商標法と不正競争防止法の目的は異なっているが、旧不正競争防止法１条１項１号の商品表示性と商標法３条２項の自他商品の識別力は、共に形状から出所を判断し得るという点において共通しており、不正競争防止法上の商品表示性が肯定された場合には、商標法３条２項における自他商品の識別力も備わっているというべきである。


イ　審決は、「意匠法、実用新案法における保護は、同法の目的に基づいて、保護の対象、要件、権利の範囲、効力等が定められているものであり、これらに従った登録意匠、登録実用新案の実施と商標の使用とは明らかに異なるものであって、意匠及び実用新案登録により保護される形状の独占実施を理由としては当該出願商標が自他商品の識別機能を有するに至っているものとすることができない」（同５頁１７行目～２２行目）と判断するが、誤りである。意匠権や実用新案権により第三者が本件ガイドを製造販売することができない状況において、原告が本件ガイドを長期間製造販売していれば、原告の独占実施により本願商標が自他商品識別力を獲得することができる。ウ　審決は、「米国における立体商標の登録制度と我が国のそれが同一のものと解釈しなければならない事情が存するものとは認められない」（同５頁２３行目～２５行目）と判断するが、誤りである。
アメリカ合衆国において本願商標の登録が認められたのは、本願商標が自他商品識別機能を有していることが前提となっており、アメリカ合衆国において自他商品識別機能を有する本願商標は、我が国においても、当然、自他商品識別機能が認められるはずである。
第４　被告の反論
１　取消事由１（商標法３条１項３号該当性判断の誤り）について
(1)　商品の形状の意義
ア　原告は、商品等の形状に特徴的な変更、装飾等が施されていても、全体として商品等の機能、美感を発揮させるために必要な形状である場合には、商品等の形状を普通に用いられる方法で表示するものの域を出ない旨の審決の判断に対し、機能や美感と関係しない特異な形状は存在しないとか、商品の形状が機能や美感をより発揮させるために選択されたものであっても、他の同種商品等が通常備えている形状と異なるものであれば、自他商品の識別は十分可能になると主張する。しかしながら、商品等の形状は、本来的には、それ自体の有する機能を効果的に発揮させたり、美感を追求するなどの目的で選択されるものであって、商品等の出所を表示する自他商品等の識別標識として採択されるものではなく、基本的に識別標識たり得ないものである。そして、商品等の形状は、その機能又は美感等とは関係のない特異な形状からなる場合において、例外的に、その使用により二次的に自他商品等の識別力を有するに至るにとどまる。このことは、審決の引用する審議会答申（乙第１号証）からも明らかであり、裁判例も、東京地裁昭和５２年１２月２３日判決・無体裁集９巻２号７６９頁などがこの趣旨を判示している。さらに、特許庁は、立体商標制度の導入に際しての説明会のテキスト「平成８年改正商標法に基づく商標登録出願と審査・審判の実務運用について」（乙第２号証、以下「運用指針」という。）において、指定商品等との関係において同種の商品等が採用し得る立体的形状に特徴的な変更、装飾等が施されたものであっても、需要者が、全体としてその形状を表示したものと認識するにとどまる限り、そのような立体商標は識別力を有しないものとするとの説明をしている。これらと同旨の審決の判断は正当である。
イ　原告は、商品等の形状は、同種の商品等にあっては、その機能を果たすために原則的に同様の形状にならざるを得ないものであるから、取引上なんぴともこれを使用する必要があり、かつ、なんぴともその使用を欲するものであって、一私人に独占を認めるのは妥当でない旨の審決の判断が誤りであると主張する。しかしながら、この主張は、当該商品等の形状が自他商品等の識別機能を備えるに至っている場合を前提とするものであるから、失当である。ウ　商品等の形状に係る立体商標の識別性については、その形状が果たす役割から見れば、商品等の機能又は美感とは関係のない特異な形状である場合はともかくとして、商品等の形状と認識されるものからなる立体的形状をもって構成される商標については、商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として記述的商標に該当し、商標登録を受けることができないものと解すべきである。これと同旨の審決の判断に誤りはない。
エ　審決は、審議会答申（乙第１号証）を引用しているが、同答申は、商品等の形状として通常予定される範囲のものについて登録対象としないという趣旨にすぎず、その範囲を超えるようなものであれば、機能又は美感を発揮させるための形状であっても、商標登録の対象から除外する趣旨ではない。オ　原告は、実用新案法、意匠法等により保護されている形状について重ねて又は権利消滅後商標登録することにより保護することは知的財産制度全体の整合性に不合理な結果を生ずることとなるとする審決の判断が誤りであると主張する。しかしながら、実用新案法、意匠法における保護は、権利消滅後、なんぴともその実施が予定されているものであって、商標法における保護とは明らかに異なるものであるから、商品等の立体的形状が実用新案登録又は意匠登録されていたとの理由のみにより、当該形状が自他商品の識別力を有するものとして登録を受けることはできない。商品等の立体的形状が自他商品の識別力を有するものであれば、実用新案権又は意匠権との併存もあり得ること、その形状に係る実用新案権又は意匠権の消滅後においても商標登録される場合のあることを否定するものではない。
(2)　本願商標の識別性の判断


ア　原告は、商品等の形状が商品等の機能又は美感をより発揮させるために施されたものであるからといって直ちに、他の同種商品との識別機能が否定されるものではなく、当該商品等の具体的形状が同種商品において従来にない特異な形状をしていることにより他の同種商品と識別することができるかどうかを判断すべきであるとか、本件ガイドの形状は、リングと足及びそれを結ぶ支脚を一体成形し、さらに、支脚をリングの形状と一体感をもつように丸みを付けたものであり、釣り竿用ガイドの中でも、ざん新で独創的であると主張するが、これらは、釣り竿用ガイドの用途、機能からみて予想し得る程度の特徴にすぎない。原告の釣り具カタログにおいて、「ステンレス製、一体成型フレームですから軽くて丈夫。超硬質でスベリの良い、フジハード入り。」（甲第８号証の１）、「ロウ付け個所のない、ステンレス製一体成型フレーム。脚部はアーチ状の力学を応用したたくみな設計のため、軽さの割りにきわめて丈夫なガイドです。」（甲第１１号証の２）、「驚きの強度、無比の摺動性、熱を逃がす、スベリがちがう、超軽量、超硬質」（甲第１１号証の１１）との記載がされているように、本願商標を構成する立体的形状の特徴は、糸絡み防止、摩擦抵抗の極小化等、専ら釣り竿用ガイドの機能をより発揮させるために採択されたものであり、本願商標は、原告主張のこれらの特徴を有することをもって、釣り竿用ガイドの機能又は美感とは関係のない特異な立体的形状よりなるものということはできない。また、原告が提出したカタログ及び価格表（甲第５号証の１～７）、ガイド意匠公報一覧表（甲第７号証）、竿種別使用ガイド調査一覧表（甲第２７号証）によれば、審決時以前から、本願商標を構成する立体的形状と同様の形状の多種類の釣り竿用ガイドが市場に出回っていたことが明らかである。したがって、本願商標をその指定商品である「釣竿用導糸環」に使用しても、取引者、需要者は、全体として単に釣り竿用ガイドの形状を表示したものと認識するにとどまるというべきである。
イ　原告は、立体的形状からなる商標で商品等の形状をもって構成されるものについては、本来的又は直接的には他の知的財産制度で保護されるものであることなど、平面的な商標とは明らかに異なるものであるとする審決の判断が誤りであると主張する。
しかしながら、商品等の形状は、本来、それ自体の持つ機能又は美感をより発揮させるために選択されるものであり、本来的又は直接的には、意匠法など他の知的財産制度により保護されるものであるから、商品等の形状をもって構成される立体商標と、当初から自他商品を識別する標識として採択される平面的な商標とでは、当該商標の識別力に関する需要者の認識の程度が相違することは明らかである。もっとも、商品等の形状が立体商標として自他商品の識別力を有するものであれば、意匠権等との併存もあり得ること、その形状に係る意匠権等の消滅後においても商標登録される場合のあることまでを否定するものではない。２　取消事由２（商標法３条２項該当性判断の誤り）について
(1)　本願商標の形状としての特異性
原告は、本件ガイドがその微細な形状の相違から自他商品の識別が可能であると主張するが、上記のとおり、その形状は、糸絡み防止、摩擦抵抗の極小化等、専ら釣り竿用ガイドの機能をより発揮させるために採択されたことは明らかであるから、本願商標は、釣り竿用ガイドの機能又は美感とは関係のない特異な立体的形状からなるということはできない。
(2)　原告自身による広告宣伝
ア　価格表、カタログの配布
原告が提出した釣り具に関する価格表及びカタログは、「富士の釣具」「FUJITACKLE」「FUJIFISHING   TACKLES」等を表題とするものであって、これらに表示された釣り竿用ガイドには、その図形と共に「ボンガイド」「NCG」「BNHG」等の文字が表示されている。上記図形は、商品そのものの形状を表すものにすぎず、自他商品の識別機能を果たすものとしては文字等が適していることなどに照らすと、上記卸価格表及び商品カタログにおいて、商品の識別は、上記文字商標によりされているというべきである。
イ　広告宣伝費、販売数量
原告の本件ガイドが相当数販売され、その宣伝広告費もかなりの額であるとしても、雑誌、新聞等において、本件ガイドの立体的形状自体がどのように宣伝広告されたかが不明であるから、本件ガイドの識別が「富士」等の文字商標によりされている事実を覆すことはできない。
(3)　釣り竿メーカーによる宣伝広告
原告が甲号証として提出した釣り竿メーカーの商品カタログ中の釣り竿において、そのガイドが目立つように、又は拡大、強調されているが、このことは、ガイドの機能面の良さを強調することによって、商品カタログ中の釣り竿が耐久性や機能性に優れていることを広告宣伝するものにすぎない。釣り竿用ガイドの取引者、需要者は、一般に、その形状から予想される機能面をとらえて、それぞれの釣りに適したものを選択するのであって、その形状に需要者の関心が向くことをもって、釣り具の形状自体に自他商品識別機能があるということはできない。
(4)　文字商標との関係
審決は、本件ガイドの大部分に「富士」等の文字商標が付され、釣り竿用ガイドが文字商標により識別されている旨判断するところ、原告は、商品の形状において他の同種商品と異なる特異な形状を備えていれば、それが反復使用されることによって、文字商標とは独立して商品の形状それ自体により自他商品の識別がされるようになる旨主張する。
しかしながら、審決は、本件ガイドの特徴は商品等の機能や美観を効果的に際立たせるための範囲内のものというべきであるなどとして、具体的な商品の種類、性質を検討した上で、本願商標に係る形状が商品の一形態を表示するにすぎないものであることから、本件ガイドが文字商標により識別されていると判断したものであって、この点に関する審決の認定判断に誤りはない。
(5)　陳述書の信用性
原告は、陳述書（甲第１６号証の１～４６）の作成者らが原告との間に何らの資本関係や利害関係はないなど、陳述書の信用性を否定することはできないと主張する。
しかしながら、これら陳述書には、本願商標が使用をされた結果自他商品識別標識としての機能を有するに至っていることが客観的に記載されているものとはいえないばかりか、１枚の陳述書に原告の関連業者が証明したにすぎないものであるから、信用性に欠けるものである。
また、陳述書（甲第１７号証の１～３３）は、単に表示された釣り竿用ガイドが全国で販売されていることを証明するにすぎないものであるから、その信用性を肯定することはできない。
(6)　アンケート結果


原告は、釣り用品の業者及び釣り愛好家が多数来場する「東京国際つり博２００１」及び「フィッシングショーＯＳＡＫＡ２００１」におけるアンケート結果につき主張するが、上記アンケートは、釣り用天秤、釣り竿用ガイド、リールシート等を製造販売する原告のブースであることを来場者らが直ちに理解し得るように構成されていたことが推認され、そのブースにおいてアンケートが実施され、アンケートの調査票の右上部及び右下部に「富士工業株式会社」の表示があることから、回答者は、アンケート調査票中の商品が原告のものであろうとの予断をもって回答した可能性があり、また、アンケート調査の内容が１５種類の釣り具に対する１０の選択群という煩雑なものとなっているため、回答者が安易に又は適当に回答したのではないかという疑問もある。
(7)　不正競争防止法等との関係
ア　原告は、商標法と不正競争防止法の目的は異なっているが、旧不正競争防止法１条１項１号の商品表示性と商標法３条２項の自他商品の識別力は、共に形状から出所を判断し得るという点において共通しており、不正競争防止法上の商品表示性が肯定された場合には、商標法３条２項の自他商品の識別力も備わっていると主張する。
しかしながら、商標法においては、出願に係る商標が設定登録されると、存続期間の更新登録をすることにより半永久的に存続する独占的、排他的な商標権となることを前提とするのに対して、不正競争防止法は、飽くまで具体的な当該事案において、流通市場で周知となった商品等表示と混同を生じさせる不正競争行為を個別具体的に把握し、その行為を防止することを前提とするものと解される。商標法と不正競争防止法の目的が異なる以上、旧不正競争防止法１条１項１号における周知性と商標の自他識別機能とは内容が異なる。イ　原告は、アメリカ合衆国において本願商標の登録が認められたのは、本願商標が自他商品識別機能を有していることが前提となっており、アメリカ合衆国において自他商品識別機能を有する本願商標は、我が国においても、当然、自他商品識別機能が認められるはずであると主張する。
しかしながら、アメリカ合衆国と我が国では、商標保護に関する法制は、細部においておのずと異なるものであり、本願商標の登録の適否は、専ら我が国商標法の下において判断されるべきものであって、アメリカ合衆国における登録により左右されるものではない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（商標法３条１項３号該当性判断の誤り）について
(1)　商品の形状の意義
ア　審決は、商品等の形状に特徴的な変更、装飾等が施されていても、全体として商品等の機能、美感を発揮させるために必要な形状である場合には、商品等の形状を普通に用いられる方法で表示するものの域を出ない旨判断するところ、原告は、機能や美感と関係しない特異な形状は存在せず、商品の形状が機能や美感をより発揮させるために選択されたものであっても、他の同種商品等が通常備えている形状と異なるものであれば、自他商品の識別は十分可能になると主張する。しかしながら、商標法３条１項３号が、記述的商標は商標登録を受けることができない旨規定する趣旨は、記述的商標が商品の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示としてなんぴともその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占的使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによると解される（最高裁昭和５４年４月１０日第三小法廷判決・裁判集民事１２６号５０７頁〔判例時報９２７号２３３頁〕参照）。指定商品の形状そのものからなる立体商標は、その形状に変更又は装飾が施されても、指定商品等の形状を記述するものであって、原則として、取引に際し必要適切な表示として特定人によるその独占的使用を認めるのを公益上適当とせず、また、多くの場合自他商品識別力を欠くという記述的商標の特徴を具備するものであるから、同号に掲げる「指定商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」として登録を受けることができない商標というべきである。
もっとも、商品の形状は、一次的には商品の特性そのものであるが、二次的には商品の出所を表示する機能をも併有し得るというべきであり、商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる立体商標も、当該形状を有する商品の販売、広告、宣伝等がされた結果、自他商品識別力を獲得するに至り、商標法３条２項により商標登録を受け得る場合のあることは、記述的商標一般について、これが使用された結果自他商品識別力を獲得した場合と異なるところはない。審決の引用する審議会答申（乙第１号証）も、その趣旨をいうものと解すべきである。
イ　また、審決は、商品等の形状は、同種の商品等にあっては、その機能を果たすために原則的に同様の形状にならざるを得ないものであるから、取引上なんぴともこれを使用する必要があり、かつ、なんぴともその使用を欲するものであって、一私人に独占を認めるのは妥当でない旨判断するところ、原告は、この判断が誤りであると主張する。
一般に、商品等の形状は、商品等の機能により相当程度の制約を受けるが、同一の機能を保持しつつも、なお、選択し得る形状に一定の幅があるのが通常である。しかしながら、商標法３条１項３号は、記述的商標が一般的に登録を受けることができない旨規定しており、当該記述的商標の表示する商品の形状等が他者の販売する商品と識別可能なものであること、又は現に出願人が販売する商品の形状等を記述するものであることを記述的商標の除外事由としていない。その趣旨は、上記のとおり、取引に際し必要適切な表示として特定人によるその独占的使用を認めるのを公益上適当とせず、また、多くの場合自他商品識別力を欠くという記述的商標の特徴が、他者の販売する商品と識別可能かどうか、又は現に出願人が販売する商品の形状等を記述するものかどうかにかかわらないからである。そうすると、指定商品の取引者、需要者が、指定商品に使用された商標に接した場合、これを当該指定商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であると認識するようなものである限り、その形状が特徴的であり、又は装飾が施されていても、記述的商標に当たることを否定すべき理由はない。立体商標の識別性に関する特許庁の運用指針（乙第２号証）も、この趣旨をいうものと解すべきである。


ウ　さらに、審決は、商品等の機能又は美感とは関係のない特異な形状である場合はともかくとして、商品等の形状と認識されるものからなる立体的形状をもって構成される商標については、商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として記述的商標に該当する旨判断するところ、原告は、商品等の機能又は美感と関係のない形状など存在しないのであり、本願商標のような形状が商標登録を受けることができないとすると、商品等の形状についても商標登録を予定している商標法の趣旨と反すると主張する。
しかしながら、上記のとおり、取引者、需要者により指定商品等の形状そのものと認識される立体的形状をもって構成される商標については、商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として記述的商標に該当し、商標登録を受けることができないものと解すべきである。また、商品等の機能又は美感と関係のない特異な形状は、指定商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできないから、記述的商標に当たらない上、商標法は、記述的商標であっても、使用をされた結果自他商品識別力を獲得した場合には、商標法３条２項により登録されることを予定しているのであるから、上記の解釈が商標法の趣旨に反するということはできない。エ　そうすると、指定商品等の形状として通常予定される範囲のものについては、商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として登録を受けることはできないが、その範囲を超えるような特異な形状のものであるか、又は使用をされた結果自他商品識別力を獲得したものであれば、商標登録を受けることができるというべきであって、審決の引用する審議会答申（乙第１号証）は、その趣旨をいうものである。
(2)　本願商標の識別性の判断
ア　審決は、本願商標がその形状に特徴をもたせたことをもって自他商品の識別力を有するものとは認められない旨判断するところ、原告は、当該商品等の具体的形状が同種商品において従来にない特異な形状をしていることにより他の同種商品と識別することができるかどうかを判断すべきであるとか、本件ガイドの形状が、リングと足及びそれを結ぶ支脚を一体成形し、さらに、支脚をリングの形状と一体感をもつように丸みを付けたものであり、釣り竿用ガイドの中でも、ざん新で独創的なものであると主張する。
確かに、商品の形状は、二次的には商品の出所を表示する機能を併有し得るから、商品等の形状が商品等の機能又は美感をより発揮させるために施されたものであることから直ちに、他の同種商品との自他商品識別力が否定されるものではないが、登録出願された立体商標の形状が同種商品において従来にない特異な形状をしており、その形状が他の同種商品と識別可能であるとしても、当該商標が記述的商標であることは否定されないのであって、指定商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である以上は、記述的商標として登録を受けることができないというべきである。
イ　本願商標の構成は、別添審決謄本別掲本願商標記載のものである（当事者間に争いがない。）。したがって、本願商標から看取し得る立体形状は、「リングと、リングの下部の前方及び後方に、それぞれ軸方向と並行に延びた足部を有し、前方足部は、リングの左右両端から弓状の曲線を描く左右一対の脚部によりリングと一体的に形成され、後方足部は、リング下端から軸方向と垂直に延び、途中から円弧を描いて足部と連接する脚部により、リングと一体的に形成されている立体形状」である。
ウ　そうすると、本件において、本願商標がその指定商品である釣り竿用導糸環の形状そのものを表示する標章のみからなる商標であることは、上記の本願商標の構成自体から明らかであり、本願商標がその指定商品である釣り竿用導糸環に使用された場合、指定商品の取引者、需要者は、本願商標を釣り竿用導糸環の形状そのものと認識するにとどまるというべきであるから、本願商標は、指定商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として、記述的商標に当たり、商標登録を受けることができないというべきである。エ　また、原告は、釣り竿用ガイド（釣竿用導糸環）の需要者が細部の形状の相違により商品等の相違を識別することを主張するが、上記のとおり、商標法３条１項３号は、記述的商標一般について商標登録を受けることができない旨規定しており、指定商品の他の形状と識別し得るかどうかは同号該当性と関係がない。そうすると、上記需要者が細部の形状により商品等の相違を識別するとしても、本願商標を指定商品である釣り竿用導糸環の形状そのものと認識する以上、本願商標は記述的商標であるというべきである。
オ　さらに、審決は、立体的形状からなる商標で商品等の形状をもって構成されるものは、商標登録の場面において、平面的な商標と異なる考慮がされるべき旨判断するところ、原告は、この判断が誤りであると主張する。しかしながら、指定商品等の形状のみからなる立体商標は、当該指定商品に使用された場合、当該指定商品の取引者、需要者により、当該指定商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として認識されることが通常であるから、自他商品識別力において平面商標と異なるものであり、審決の上記判断に誤りはない。２　取消事由２（商標法３条２項該当性判断の誤り）について
(1)　本件ガイドの形状の特異性
ア　原告の販売する本件ガイドの形状は、本願商標から看取し得る上記形状と同一のものである（甲第６号証、第８号証の１～２１、第１１号証の１～１３、第３４～第３６号証）。


イ　一般に、釣り竿用ガイドは、釣り糸を通すリング、釣り竿に固着される部材（以下「固着部」という。）及びリングと固着部を一体的に連接させる部材（以下「支脚部」という。）から構成されている。そして、釣り竿用ガイドにおいてリングの形状を円環状とすることは、その機能上最も適した形状を採用することであり、書籍、カタログ及び価格表（甲第５号証の１～７）、ガイド意匠公報一覧表（甲第７号証）及び竿種別使用ガイド調査一覧表（甲第２７号証）に記載されたほとんどのリングにおいて円環状の形状が採用されている。また、固着部をリングの軸方向と並行に延びた足部として形成することも、細長い棒状の釣り竿に固着するという機能上最も適した形状の一つであり、上記各証拠において、ほとんどの固着部は、このような足部として形成され、又はパイプ状に形成しそこに釣り竿を装着する形状が採用されている。さらに、リングと固着部を連接させる支脚部の形状については、リング下端から固着部にかけて直線状に形成することが、その機能上当然に採用される形状であって、上記各証拠に記載された釣り竿用ガイドにおいて採用されており、リング下端から垂直に形成された支脚部を途中から円弧状にして足部と連続的に形成することも、上記直線状の形状と比べて格別の特徴はない。さらに、支脚部をリングの左右両端から弓状の曲線を描いて足部と連続的に形成することも、上記各証拠に記載された多くの釣り竿用ガイドにおいて採用されており、支脚部の形状としてありふれたものであると認められる。ウ　そうすると、本件ガイドの形状は、上記のとおり、これを構成する各部材の形状が、いずれも、機能上最も適した形状、これと類似した形状及び釣り竿用ガイドにおいてありふれた形状であるばかりでなく、これらの各部材を組み合わせた全体的形状もありふれたものであって、従来の釣り竿用ガイドと比べて特徴的形状ではなく、釣り竿用ガイドの形状として通常予想される形状選択の範囲を全く出ていないから、その形状に自他商品識別性を認めることはできない。原告は、本件ガイドの形状が釣り竿用ガイド本来のイメージを払拭したざん新で独創的なものであると主張するが、その形状は上記のとおりであって、採用することができない。また、原告は、需要者である釣り愛好家が釣り竿用ガイドの微細な形状の相違であってもこれを識別する旨主張するが、上記のとおり、本件ガイドの形状が釣り竿用ガイドの形状として通常予想される形状選択の範囲を全く出ておらず、他の同種商品の形状と比べ特徴的形状ではない上、釣り愛好家が釣り竿用ガイドの微細な形状の相違を識別するとしても、自他商品識別性を有しない形状については、商品の形状そのものの相違としてしか認識することはないから、釣り愛好家の上記傾向から直ちに、本件ガイドの形状が自他商品識別性を有するということはできない。
さらに、原告は、釣り竿用ガイドの良し悪しが釣り竿の機能に大きく影響し、どのような釣り竿用ガイドが装着されているかが当該釣り竿の売れ行きに大きく影響するため、主要な釣り竿メーカーが自社のカタログに釣り竿用ガイドを拡大して記載している旨主張するが、仮に、そうであるとすると、釣り竿用ガイドの取引者、需要者は、釣り竿用ガイドの機能という観点からその形状に注目しているのであって、当該形状が自他商品識別性を有しないことが裏付けられているというべきである。
エ　原告主張のように、釣り竿用ガイドの取引者である釣り竿メーカーが釣り竿用ガイドの形状に重大な関心を持ち、原告から本件ガイドを長期間にわたり大量に購入しているとしても、上記のとおり、本件ガイドの形状が釣り竿用ガイドの形状として通常予想される形状選択の範囲を全く出ておらず、他の同種商品の形状と比べ特徴的形状ではない以上、釣り竿メーカーは、本件ガイドの機能という観点からその形状に注目しているというべきであって、釣り竿用メーカーの上記態度から本件ガイドの形状が自他商品識別性を有すると認めることはできない。
(2)　文字商標との関係
ア　審決は、本件ガイドの大部分に「富士」等の文字商標が付されており、本件ガイドが文字商標により識別されている旨判断するところ、原告は、商品の形状において他の同種商品の形状と異なる特異な形状を備えていれば、それが反復使用されることによって、文字商標とは独立して商品の形状それ自体により自他商品の識別が行われるようになる旨主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、本件ガイドの形状は、他の同種商品の形状と比べ特徴的形状であるとは認められないから、原告の上記主張は、その前提を欠く。また、本願商標のように、指定商品の形状のみからなり同種商品と比べ特徴的形状を具備しない立体商標は、指定商品に使用された場合、当該指定商品の取引者、需要者により、商品の形状そのものとして理解されるため、一般に、自他商品識別性を有しない。
また、本件ガイドに係る文字商標の使用態様を見ると、原告のカタログ（甲第８号証の１、第１１号証の１～１３、第３４、第３６号証）及び価格表（甲第８号証の２～２１、第３５号証）には、その表紙に「Fuji」、「FUJI」、「FUJITACKLE」、「FUJITACKLES」及び「富士の釣具」の文字商標が目立つように付され、表紙以外の頁にも、本件ガイドの形状の図示と併せ、「BONGUIDE」、「ボンガイド」、「Fujiガイドセット」、「FUJIガイドセット」等の文字商標が適宜付されている。そうすると、これらカタログ及び価格表に接した取引者、需要者は、まず、その表紙に目立つように付された「Fuji」等の文字商標により、そこに記載された釣り竿用ガイドが原告の商品であることを認識し、表紙以外の箇所においても、適宜付された文字商標により商品の出所を確認しつつ読み進むものと認められる。
そうすると、上記認定に係る本件ガイドの形状、上記カタログ及び価格表の記載に加え、上記カタログ及び価格表に表示された本件ガイドの包装に「Fuji」等の文字商標が必ず付されていることを考え併せると、一般に、本件ガイドの取引において、取引者、需要者は、本件ガイドにつき使用された「Fuji」等の文字商標に注目して自他商品の識別を行い、本件ガイドの形状については、商品の形状そのものと理解してきたと認めるのが相当である。原告は、本件ガイドの商品カタログ等において、本件ガイドの形状が特に目立つように記載されていると主張するが、本件ガイドの形状が特徴的でないために自他商品識別性を有せず、「Fuji」等の文字商標が併せ使用されているという事情の下においては、本件ガイドの形状は、取引者、需要者により商品の形状そのものとして理解されるから、これがカタログ等において目立つように記載されてきたからといって、自他商品識別性を獲得するということはできない。
(3)　原告自身による広告宣伝等


ア　原告は、本件ガイドの形状が目立つように記載した価格表を毎年取引先に大量に頒布していること、昭和５１年から毎年釣り博覧会において本件ガイドを展示していること、本件ガイドの形状が目立つようにした自社のカタログを毎年需要者である釣り愛好家に大量に頒布していること、原告の昭和５４年から平成１３年までの広告宣伝費が総計６億８０７５万６４８８円であり、そのうち原告の主力商品である本件ガイドの広告宣伝にかなりの額が費やされていること、本件ガイドを昭和５１年から現在まで長期間にわたり継続して販売し、販売数量の合計は８０１３万４７７３個でありガイドのシェアの９０％近くを占めていること、昭和５１年以降、釣り雑誌２０誌ほどに毎号広告を掲載し、かつ、釣り用具の業界誌３誌に毎号広告を掲載していることから、本願商標が使用により自他商品の識別機能を獲得したと主張する。
しかしながら、商品の形状が他の同種商品にない特徴的なものであり自他商品識別性を有する場合には、広告、宣伝、展示、販売等が繰り返されることにより、商品の形状のみにより自他商品の識別がされるに至ることがあり得るが、本件においては、上記のとおり、本件ガイドの形状は特徴的なものではなく、取引者、需要者は、併せ使用された文字商標に注目して自他商品の識別を行ってきたのであるから、本件ガイドの広告、宣伝、展示、販売等が継続して行われてきたとしても、商品の形状が文字商標から独立して自他商品識別力を獲得することはないというべきである。そして、このことは、これまでの本件ガイドの販売量が大量であり、釣り竿用ガイドの市場における占有率が高いなど原告の主張する上記事実によっても左右されるものではない。
イ　さらに、原告は、釣り竿メーカーのカタログに装着された本件ガイドが目立つように掲載されており、釣り竿メーカーの宣伝広告が原告の宣伝広告でもあること、小売店で釣り竿が陳列される場合に、本件ガイドが目立つ状況にあること、釣り竿において釣り竿用ガイドの機能が重要であり、取引者である釣り竿メーカーが本件ガイドの形状に重大な関心をもっていることについても主張するが、上記のとおり、本件ガイドの形状に自他商品識別性がなく、併せ使用された文字商標により自他商品の識別が行われてきたと認められる本件においては、原告の主張する上記事実関係があっても、本願商標が使用により自他商品識別力を獲得したということはできないし、釣り竿において釣り竿用ガイドの機能が重要であるということは、むしろ、釣り竿用ガイドの形状が取引者、需要者により商品の形状そのものとして認識されてきたことを示すといわざるを得ない。
(4)　陳述書及びアンケート結果の信用性
ア　陳述書
審決は、陳述書（甲第１６号証の１～４６）の証明者のほとんどが原告の関連業者と認められ、また、あらかじめ文章が記載された一枚の用紙のみの証明書であり証明者が安易に署名、押印をしたのではないかという疑問も否定し得ず信用性に欠ける旨判断するところ、原告は、上記陳述書の作成者らは原告との間に何らの資本関係はなく、本件釣り竿用ガイドについて一切利害関係を持っているものではないとか、陳述書があらかじめ文章の記載された一枚の用紙によるものであることは、多数の者に陳述書を記載してもらうためにやむを得ないものであるなどと主張する。
しかしながら、上記(1)(2)のとおり、本件ガイドの形状は特徴的なものではなく、併せ使用された文字商標により自他商品の識別がされてきたという事情の下において、本件ガイドの形状が文字商標から独立して自他商品識別力を獲得した事実を認めることはできない。また、上記陳述書は、いずれも、「下記に示された釣竿用導糸環（注、本件ガイド）は、その形状から一見して富士工業の釣竿用導糸環であることを認識できる程広く知られております。」として、上記結論のみが記載され、結論に至る理由が何ら明らかではないことを考え併せると、上記陳述書の記載内容を採用することができないとした審決の判断に誤りはない。また、原告は、陳述書（甲第１７号証の１～３３）を採用し難いとした審決の判断も非難するが、この陳述書も、上記陳述書（甲第１６号証の１～４６）と同様の理由により、その内容を採用することができない。
イ　アンケート結果
原告は、「東京国際つり博２００１」及び「フィッシングショーＯＳＡＫＡ２００１」におけるアンケート結果（甲第３９号証）につき主張するが、上記事情の下において、本件ガイドの形状が文字商標から独立して自他商品識別力を獲得した事実を認めることはできないこと、アンケート結果に結論のみが記載されていることから、上記各陳述書と同様、上記アンケート結果によっても、本件ガイドの形状が自他商品識別力を獲得した事実を認めることはできない。
(5)　不正競争防止法等との関係
ア　審決は、旧不正競争防止法下における東京高裁昭和４５年判決を引用した上、商標法３条２項における自他商品の識別機能と旧不正競争防止法１条１項１号における周知性の認定判断は、それぞれの法律の目的によってその内容が異なると判断するところ、原告は、旧不正競争防止法１条１項１号の商品表示性と商標法３条２項の自他商品の識別力は、共に形状から出所を判断し得るという点において共通していると主張する。
また、審決は、意匠登録及び実用新案登録により保護される形状の独占実施を理由としては、出願商標が自他商品の識別機能を有するに至ったということは許されない旨判断するところ、原告は、意匠権や実用新案権により第三者が本件ガイドを製造販売することができない状況において、原告が本件ガイドを長期間製造販売していれば、原告の独占実施により本願商標が自他商品識別力を獲得することができると主張する。
イ　そこで、原告のこれらの主張について判断するに、確かに、旧不正競争防止法１条１項１号の商品表示性と商標法３条２項の自他商品の識別力は、共に形状から出所を判断し得るという点において共通しており、自他商品の識別力を有する標章が我が国の国内において広く知られるに至った場合に、旧不正競争防止法１条１項１号所定の周知性が獲得されると解される。しかしながら、上記(1)(2)のとおり、本件ガイドの形状は特徴的でないため自他商品識別性を有せず、併せ使用された文字商標により自他商品の識別がされてきたものであるから、本件においては、本件ガイドの販売等によりその形状が自他商品識別力を獲得したとはいえないとする審決の判断は正当というべきであって、旧不正競争防止法１条１項１号の商品表示性と商標法３条２項の自他商品の識別力の関係は、審決の結論に影響を及ぼさない無用の議論といわざるを得ない。


また、意匠公報（甲第２号証の１、第３号証の１）、閉鎖意匠登録原簿謄本（甲第２号証の２）及び意匠登録原簿謄本（甲第３号証の２）によれば、原告は、昭和５３年１２月１日から平成６年５月２５日まで及び昭和５４年６月２５日から平成７年５月１１日まで、本件ガイドの形状と類似する登録意匠の意匠権者であり、実用新案公報（甲第４号証の１）及び閉鎖実用新案登録原簿謄本（同証の２）によれば、原告は、昭和４９年６月２８日から昭和５８年１０月２３日まで、上記登録実用新案の実用新案権者であって、本件ガイドがその実施品であった事実が認められる。そうすると、原告は、昭和４９年６月２８日から平成６年５月２５日まで、本件ガイドをほぼ独占的に実施していたことが推認される。原告は、この事実関係に基づき、本件ガイドの形状が自他商品識別力を獲得したと主張するが、創作性のある意匠は原則として登録を受けることができ（意匠法３条）、その意匠が自他商品識別性を有することは、登録を受けるための要件とされていない。すなわち、意匠として創作性を有するが自他商品識別性を欠く商品形状は、意匠登録を受けることは可能であっても、自他商品識別力を獲得することはできず、商標登録を受けることはできないのである。したがって、原告が上記登録意匠の実施として本件ガイドの販売等を独占的に行っていたとしても、その形状が自他商品識別性を欠く以上、使用をされた結果自他商品識別力を獲得したと認めることはできない。さらに、考案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作であって、その実施品の形状が特定のものに限定されるわけではないから、考案が実用新案登録要件を具備することと、その一実施品の形状が自他商品識別性を有することとは、次元を異にする。
ウ　審決は、アメリカ合衆国における立体商標の登録制度と我が国のそれが同一のものと解釈しなければならない事情は認められないと判断するところ、原告は、アメリカ合衆国において本願商標の登録が認められたのは、本願商標が自他商品識別機能を有していることが前提となっているとした上、アメリカ合衆国において自他商品識別機能を有する本願商標は、我が国においても、当然、自他商品識別機能が認められるはずであると主張する。
確かに、米国商標公報（甲第９号証）によれば、原告出願に係る本願商標がアメリカ合衆国において１９９５年６月２０日に商標登録がされたことが認められるところ、このことは、同国特許商標庁において本願商標の自他商品の識別力が肯定されたことを意味する。しかしながら、同庁がどのような証拠資料に基づきこれを肯定するに至ったかは不明であるのみならず、同一の標章が国により自他商品の識別力を有するかどうかが異なりこれに応じて商標登録が区々になるという事態は、国際的にも制度上予定されている事柄であり、また、各国ごとに取引の実情が異なるから、アメリカ合衆国において商標登録がされたからといって、我が国における商標登録が当然に認められるべきであるということはできない。なお、工業所有権の保護に関するパリ条約は、商標の登録出願及び登録の条件は、各同盟国において国内法令で定めることとし（６条(1)）、いずれかの同盟国において正規に登録された商標は、他の同盟国（本国を含む。）において登録された商標から独立したものとする（６条(3)）との各国商標の独立の原則を規定するとともに、外国登録商標については、本国において正規に登録された商標が原則として他の同盟国においてもそのままその登録を認められかつ保護される旨（６条の５Ａ(1)）規定する一方、その例外として、当該商標が識別性を有しないものである場合には、本国において正規に登録された商標であっても、その登録を拒絶され又は無効とされることがある旨（６条の５Ｂ２）規定している。また、平成１２年３月１４日我が国において発効したマドリッド議定書も、国際登録による標章の保護について国際事務局から領域指定の通報を受けた締約国の官庁は、当該標章登録についてパリ条約上援用可能な理由に基づく場合には、当該締約国においては当該標章に対する保護を与えることができない旨を拒絶の通報において宣言する権利を有する旨規定している（５条(1)）。
したがって、本願商標は、識別性を有しないものとして、パリ条約及びマドリッド議定書においても、その登録を拒絶され又は無効とされることがあるから、本件の具体的証拠に基づき本願商標の自他商品識別力を否定すべきものとする上記判断は、アメリカ合衆国における上記商標登録によっても左右されるものではない。
(6)　そうすると、本願商標は、使用をされた結果自他商品識別力を獲得した可能性は認められないから、本願商標が使用により自他商品識別力を獲得し商標法３条２項により商標登録が認められるべきであるということはできない。３　以上によれば、原告主張の審決取消事由は理由がなく、他に審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。
よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第１３民事部
裁判長裁判官　   　篠　　原　　勝　　美
裁判官　　　石　　原　　直　　樹
裁判官　　　　長　　沢　　幸　　男


平成１１年（行ケ）第１３７号　特許取消決定取消請求事件
判　　　　決
原　告　　          ノートン　カンパニー
代表者　　          【Ａ】
訴訟代理人弁護士　宇井正一、弁理士　【Ｂ】
被　告　　          特許庁長官　【Ｃ】
指定代理人　　      【Ｄ】、【Ｅ】、【Ｆ】、【Ｇ】、【Ｈ】
主　　　　文
１　特許庁が平成９年異議第７４６９１号事件について平成１０年１１月６日にした決定中、特許第２５９７０４５号の請求項７及び１０に係る特許を取り消すとの部分を取り消す。
２　原告のその余の請求を棄却する。
３　訴訟費用は、２分の１を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。４　原告のために、この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
「特許庁が平成９年異議第７４６９１号事件について平成１０年１１月６日にした決定を取り消す。」との判決。
第２　事案の概要
１　特許庁における手続の経緯
原告は、名称を「研摩布紙材料」とする特許第２５９７０４５号の発明（平成２年１１月２日特許出願、平成９年１月９日設定登録。本件発明）の特許権者であるが、本件特許のすべての請求項について特許異議の申立てがあり、平成９年異議第７４６９１号事件として係属した結果、平成１０年１１月６日、「特許第２５９７０４５号の請求項１ないし１２に係る特許を取り消す。」との決定があり、その謄本は平成１１年１月２０日原告に送達された。
２　本件発明の要旨
【請求項１】支持用部材を有し、且つ、（ａ）少なくとも一つの基礎接着剤層、（ｂ）この基礎接着剤層により上記支持用部材へ付着させられた少なくとも一つの砥粒層、及び（ｃ）この少なくとも一つの砥粒層の上の上引き接着剤層を含んでなる、上記支持用部材に付着した塗装研摩材の層を有し、上記少なくとも一つの砥粒層が、少なくとも約１５体積％から約７５体積％までの割合のゾルゲル法アルミナの砥粒と８５体積％以下から約２５体積％までの量のアルミナ－ジルコニアの砥粒との混合物を含んでなる、研摩布紙材料。
【請求項２】前記ゾルゲル法アルミナ砥粒が種入りのゾルゲル組成物の砥粒である、請求項１記載の研摩布紙材料。
【請求項３】前記アルミナ－ジルコニア砥粒が約３５～約５０％の酸化ジルコニウムを含む近共融組成物を含んでなる研摩材組成物の砥粒である、請求項１記載の研摩布紙材料。
【請求項４】前記塗装研摩材層が砥粒の単一層である、請求項１記載の研摩布紙材料。
【請求項５】前記砥粒の層がゾルゲル法アルミナの砥粒とアルミナ－ジルコニアの砥粒との混合物であり、そしてこの混合物における砥粒の体積比が約５０／５０である、請求項４記載の研摩布紙材料。
【請求項６】前記ゾルゲル法アルミナの砥粒が種入りのゾルゲル組成物の砥粒である、請求項５記載の研摩布紙材料。
【請求項７】前記混合物中の前記砥粒の粒度が５０グリットである、請求項６記載の研摩布紙材料。
【請求項８】前記少なくとも一つの砥粒層が第一の砥粒層及びこの第一の砥粒層の上に用意される第二の砥粒層を含み、これらの両方の砥粒層が前記基礎接着剤層により前記支持用部材へ付着させられており、そして前記上引き接着剤層が上記第二の砥粒層の上にあって、この第二の砥粒層がゾルゲル法アルミナの砥粒とアルミナ－ジルコニアの砥粒との混合物であって当該ゾルゲル法アルミナ砥粒の量が少なくとも１５体積％であるものを含んでなる、請求項１記載の研摩布紙材料。【請求項９】前記第一の砥粒層が溶融アルミナの砥粒層である、請求項８記載の研摩布紙材料。
【請求項１０】各層における前記砥粒が３６グリットである、請求項９記載の研摩布紙材料。
【請求項１１】支持用部材へ付着させられた砥粒の層を含んでなり、この砥粒層が砥粒の混合物を含み、この混合物が約１５体積％から約７５体積％までのゾルゲル法アルミナの砥粒と約８５体積％から約２５体積％までの溶融アルミナ－ジルコニア組成物の砥粒とを含んでなる研摩布紙材料。
【請求項１２】前記ゾルゲル法アルミナ砥粒が種入りのゾルゲル組成物の砥粒であり、そして前記アルミナ－ジルコニアの砥粒が共融組成物を含む組成物の砥粒であって、これらの砥粒の体積比が５０／５０である、請求項１１記載の研摩布紙材料。
３　決定の理由の要点
(1)　引用刊行物に記載の発明
請求項１～１２に係る本件発明に対して、特許異議の申立てについての審理において通知した取消理由で引用した刊行物１及び刊行物２にはそれぞれ次のことが記載されている。


(1)－１　刊行物１（特開昭６０－２４２９７２号公報）の記載事項(1a)：合成ゴム、ラテックスとフェノール樹脂の配合物で飽和したレーヨン製太あや織り布を有し、従来の炭酸カルシウム充てんフェノール-ホルムアルデヒドメークコートを適用し、鉱物を従来法で静電気的に被覆し、メークコートは、予備硬化し、従来の炭酸カルシウムを充てんしたサイズコートを適用し、昀後に両者を硬化して被覆研摩材シートとすること（５頁上左欄４行～１３行参照）。(1b)：優れた研摩剤粒子の少数部分と劣っている研摩材粒子の残りの主要部分とをほとんどの優れた方の粒子が昀も粗い部分に濃縮するように組み合わせること及び優れた研摩粒子は、５～３０重量％組み合わせること、技術的には５０％以下組み合わせること、優れた研摩剤粒子に固有の利点を利用する一方で現実に用いる粒子の量を昀小にするものを提供すること、いくつかの例においては優れた砥粒と劣った砥粒を混合わせることにより優れた鉱物が単独に存在するものよりより良い研削作用が得られること（３頁下左欄１５行～下右欄１２行参照）。(1c)：実施例１～８においては、研摩材粒子を単一コーティングで塗布したが、実施例９～１３においては、第１層が粗粒子を含まず、第２層が、不釣り合いに高い割合の粗粒子を含むようにし、材料に昀初に接触する研摩材表面により優れた粒子を高濃度にあるようにすること（８頁上左欄１４行～上右欄１２行参照）。(1d)：実施例９～１３においては、第１のトリップにおいて溶融アルミナの粒子（等級５０）を塗布し、次いで溶融アルミナより優れた鉱物の特定割合を含む鉱物の配合物の形態で塗布すること（８頁上右欄１３行～下左欄第４行）。(1e)：実施例１７及び１９において、優れた方の砥粒（ＣＵＢ）に等級３６のものを用いること（９頁下右欄１２行～１７行参照）。
(1)－２　刊行物２（米国特許第４７４１７４３号明細書、１９８８年（昭和６３年）５月３日特許）の記載事項
(2a)：３０％～７０体積％の共融アルミナ－ジルコニア砥粒と７０～３０体積％の焼結ゲル法によるアルミナ砥粒とを混合した砥粒を有機高分子樹脂をボンドとして結合した研削用砥石車では、異なる砥粒の相乗作用により、これらの砥粒を単独で用いた砥石車よりより高い研削作用を達成すること及び砥粒の混合割合を10/90から90/10体積％まで変化させても効果が得られること（第１欄４１行～４７行、第１欄６７行～第２欄２行、及び第４欄クレーム１参照）。(2b)：研摩砥粒として、共融アルミナ－ジルコニア砥粒が適していること及び近共融アルミナ－ジルコニア砥粒が約３５％～５０％のジルコニア（酸化ジルコニウム）を含むものを用いること（第１欄６１行～６５行参照）。(2c)：４種類の種入りゲル焼結アルミナ砥粒が、セラミックコートされた溶融アルミナ(U57A)砥粒と共に評価のため用いられたこと（第３欄１９行～２２行参照）。
(2d)：7sec/cut（中間的研削条件）においては、アルミナ－ジルコニア砥粒：ゲル焼結法による研摩砥粒が50:50及び67:33体積％の時にいずれかの砥粒を単独で用いたものより耐久性が良い結果を示すこと（第２欄４５行～５１行及びTableⅡを参照）。
(2)　本件各発明についての検討（以下、「本件発明１」などとあるのは、本件発明の請求項番号に対応する。）
(2)－１　本件発明１について
刊行物１の(1a)項の記載事項における「レーヨン製太あや織り布」は、本件発明１における「支持用部材」に相当し、以下同じく、「フェノール－ホルムアルデヒドメークコート」は「基礎接着剤層」に、「鉱物」は「砥粒」に、「サイズコート」は「上引き接着剤層」にそれぞれ相当し、(1b)項の記載における「優れた研摩粒子と劣っている研摩粒子の組合せ」は本件発明１における「砥粒の混合物」に相当し、刊行物１における被覆研摩材シートも支持部材たる太あや織り布に付着した
塗装研摩材層を有するから、刊行物１には、
「支持用部材を有し、且つ、少なくとも一つの基礎接着剤層、この基礎接着剤層により上記支持用部材へ付着させられた少なくとも一つの砥粒層、及びこの少なくとも一つの砥粒層の上の上引き接着剤層を含んでなる、上記支持用部材に付着した塗装研摩材の層を有し、上記少なくとも一つの砥粒層が、異なる組成の２種類の砥粒の混合物を含んでなる、研摩布紙材料」が記載されているといえる。そこで、本件発明１と上記刊行物１に記載の発明とを対比すると、異なる組成の２種類の砥粒の混合物が刊行物１に記載の発明においては、「優れた研摩剤粒子と劣った研摩材粒子の混合物」であるのに対し、本件発明１においては、「少なくとも約１５体積％から約７５体積％までの割合のゾルゲル法アルミナの砥粒と８５体積％以下から約２５体積％までの量のアルミナ－ジルコニアの砥粒との混合物」である点で相違する。
そこで、この相違点につき検討する。
上記(2a)項の記載事項からみて、刊行物２には、焼結ゲル法によるアルミナ砥粒すなわちゾルゲル法アルミナ砥粒とアルミナ－ジルコニア砥粒を10/90から90/10体積％の割合で混合した砥粒を高分子有機樹脂で結合した砥石車は、それぞれの砥粒を単独で用いたものよりある研削条件においてはより高い研削効果をもたらすことが記載されている。
そして、刊行物１の研摩材製品は、研摩剤シートであり、刊行物２のものは砥石車であり、その製品形態は異なっているものの、刊行物１のものも、刊行物２のものも研摩製品という共通の技術分野に属するとともに、２種類の砥粒を混合することによりそれら砥粒を単独で用いるより優れた研削効果を得るという共通の目的を持つものであり、刊行物２の砥石車における２種類の混合砥粒を研摩剤シートの砥粒層として利用できない理由も見当たらないから、刊行物２記載の２種類の混合砥粒とその混合割合を刊行物１記載の優れた砥粒と劣った砥粒の混合砥粒の代わりに用いて、本件発明１のように構成することは、当業者であれば容易にできたといわざるを得ない。
(2)－２　本件発明２について


本件発明２は本件発明１の構成である「ゾルゲル法アルミナ」を「種入りゾルゲル法アルミナ組成物」と限定するものである。
しかるに、上記(2c)項の記載事項からみて、刊行物２には、種入り焼結アルミナ砥粒すなわち種入りゾルゲル法アルミナ組成物を用いることが記載されているから、刊行物１記載のものと刊行物２記載のものを組み合わせるに当たり、種入りのゾルゲルアルミナ組成物を採用して本件発明２のようにすることは、当業者であれば容易にすることができたといえる。
(2)－３　本件発明３について
本件発明３は、本件発明１の構成であるアルミナ－ジルコニア砥粒を「約３５～約５０％の酸化ジルコニウムを含む近共融組成物を含む研摩組成物の砥粒」と限定するものである。
しかるに、上記(2b)項の記載から、刊行物２には、研摩砥粒として、約３５％～約５０％の酸化ジルコニウムを含む近共融アルミナ－ジルコニア砥粒を用いることが記載されているから、刊行物１と刊行物２を組み合わせるに当たり、刊行物２記載の上記組成の近共融アルミナ－ジルコニア砥粒を採用して、本件発明３のようにすることは、当業者であれば容易にすることができたといえる
(2)－４　本件発明４について
本件発明４は本件発明１の塗装研摩材の層を「砥粒の単一の層」と限定するものである。
しかるに、上記(1c)項の記載からみて、刊行物１には、「研摩材粒子を単一塗装する」すなわち砥粒の単一の層とするものが記載されているから、刊行物１，２を組み合わせるに当たり、砥粒の単一の層を採用して本件発明４のようにすることは、当業者であれば容易にすることができたといえる。
(2)－５　本件発明５について
本件発明５は、本件発明４の構成である砥粒の層を請求項５の記載のように限定するものである。
しかるに、上記(2d)項の記載事項からみて、刊行物２には、ゾルゲル法アルミナ砥粒とアルミナ－ジルコニア砥粒を５０％体積比にて混合した砥粒を用いることが記載されているといえるから、本件発明４の砥粒の単一層に刊行物２記載の砥粒混合物を採用して本件発明５の構成のようにすることは、当業者であれば容易にすることができたといえる。
(2)－６　本件発明６について
本件発明６は、本件発明５における、ゾルゲル法アルミナ砥粒を種入りのゾルゲル組成物の砥粒に限定するものである。
しかるに、上記「（２）本件発明２について」の項で述べたように、ゾルゲル法アルミナとして、種入りゾルゲル法組成物の砥粒を採用することは、刊行物２に記載されているから、本件発明６もやはり刊行物１，２に基づき当業者が容易に発明することができたといわざるをえない。
(2)－７　本件発明７について
本件発明７は、本件発明６における砥粒の粒度を５０グリットと規定するものである。
しかるに、上記(1d)項の記載からみて、刊行物１には、等級５０すなわち粒度５０グリットの砥粒を用いることが記載されている（実施例９～１３）。したがって、刊行物１と刊行物２のものを組み合わせるに当たり、粒度５０グリットのものを採用して本件発明７のようにすることは、当業者ならば容易にすることができたといえる。
(2)－８　本件発明８について
本件発明８は、本件発明１の少なくとも一つの砥粒層を請求項８に記載のものに限定するものである。
しかるに、上記(1c)項の記載事項からみて、刊行物１には、基礎接着剤に付着される砥粒層を支持部材側の第１層とその上に用意される２層とし、第２層に配合物すなわち混合砥粒を用いることが記載されており、一方、混合砥粒として、ゾルゲル法アルミナ砥粒とアルミナ－ジルコニア砥粒の混合物であってゾルゲル法アルミナ砥粒の量が少なくとも１５体積％含むものが刊行物２（上記(2a)項参照）に記載されているから、刊行物１に記載の２層の砥粒層を有する混合砥粒に代えて、刊行物２記載の混合砥粒を採用して本件発明８の構成のようにすることは、当業者が容易にできたことである。
(2)－９　本件発明９について
本件発明９は、本件発明８における第一の砥粒層を溶融アルミナ砥粒層と限定するものである。
しかるに、２層の砥粒層から成るものにおいて、第１層の砥粒に、溶融アルミナ砥粒を採用することは上記(1d)項にみられるように、刊行物１に記載されているから、本件発明９も、刊行物１と刊行物２に基づき当業者が容易に発明することができたといえる。
(2)－１０　本件発明１０について
本件発明１０は、本件発明９における各砥粒層が３６グリットと限定するものである。
しかるに、優れた方の砥粒に３６グリットのものを用いることが上記(1e)項の記載事項にみられるように刊行物１に記載されているから、本件発明９における２層の砥粒に３６グリットの粒度のものを採用して本件発明１０のようにすることは、当業者にとり格別困難なことであるとはいえない。
(2)－１１　本件発明１１について
本件発明１１は、本件発明１の構成から上引き接着層の構成を削除したものである。
しかるに、研摩布紙材料において、上引き接着剤層を用いるか否かは単なる設計的事項にすぎない。そして、「砥粒層が砥粒の混合物を含み、この混合物が約１５体積％から約７５体積％までのゾルゲル法アルミナの砥粒と約８５体積％から約２５体積％までの溶融アルミナ－ジルコニア組成物の砥粒」の構成は、上記「（１）本件発明１について」の項において述べたように、刊行物２に記載されているから、本件発明１１もやはり、当業者が刊行物１と刊行物２に基づき容易に発明をすることができたといわざるを得ない。
(2)－１２　本件発明１２について
本件発明１２は、本件発明１１におけるゾルゲル法アルミナ砥粒を、請求項１２記載のように限定するものである。
しかし、上記(2b)項の記載にみられるように、アルミナ－ジルコニア砥粒は、共融組成物を含む砥粒が適当であり、また、(2c)項の記載にみられるように、ゾルゲル法アルミナ砥粒が種入りのゾルゲル組成物砥粒を用いること、(2d)項の記載にみられるように、それらを５０：５０体積％比とすることがいずれも刊行物２に記載されているから、本件発明１２も、刊行物１及び刊行物２に基づき当業者が容易に発明をすることができたといわざるを得ない。


(3)　決定の結論
以上のとおりであるから、本件請求項１～１２に係る発明は、本件出願前に頒布された刊行物に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項１～１２に係る発明の特許は、特許法２９条２項の規定に違反してされたものであり、同法１１３条２号に該当し、取り消されるべきである。
第３　原告主張の決定取消事由
決定は、本件発明及び刊行物１ないし２に記載の事項の認定を誤った結果、誤って本件発明の進歩性を否定したものであるから、取り消されるべきである。
１　粒径画分と砥粒の種類の相違
(1)　刊行物１に記載されているのは、砥粒の異なる粒径画分に優れた砥粒と劣った砥粒を分配使用して砥粒コストを低減するという発明であり、ゾルゲル法アルミナ砥粒とアルミナ－ジルコニア砥粒の特定割合の混合物が単独の砥粒と比較して改良された研削性能（相乗効果）を示すという本件発明とは、本質的に異なる。(2)　被覆研摩剤製品に使用する鉱物に関する米国規格協会（ＡＮＳＩ）の規格に従えば、ある公称等級の分級の砥粒は、対照画分（約５０～６０％）、対照画分よりも名目上一画分粗い大きな粒子を含む「過等級画分」（約１０％）、及び対照画分よりも細かい小さな粒子を含む「微細画分」（約３０～４０％）から構成され、３画分の合計は「全等級」と呼ばれる（刊行物１の２頁右上欄１１行～右下欄１３行）。
刊行物１の発明は、具体的には、被覆研摩剤製品（研摩布紙に同じ）の砥粒として、ある公称等級の分級において、「研摩操作において同じ等級の他方の鉱物よりも明らかに優れている」鉱物を、少量の粗い画分に用いることにより、「優れた研摩剤粒子に固有の利点を利用する一方で現実に用いるそのような粒子の量を昀小に」し（刊行物１の３頁左下欄１６～１８行）、「被覆研摩剤製品に応用する鉱物の総括コストを低減する」（刊行物１の３頁左下欄８～１０行）という発明である。
(3)　被覆研摩剤製品では、砥粒は基材の表面に接着剤層で固定され被研削材に押圧されて研削作用を行うから、粒径の大きい砥粒が基材上に突出して優先的に被研削材と接触して研削作用を担う。粒径の大きいすなわち粗い砥粒が磨耗してくれば中間的大きさの砥粒も被研削材と接触するが、並行して研摩布紙が寿命になるので、ある分級の砥粒の研削作用と主として粗い粒径画分の砥粒によって担われる。刊行物１に記載されているのは、このように被覆研摩剤製品では主としてその粗い画分の砥粒によって研摩作用が担われることに着目して、粗い画分に優れた砥粒を用いかつその他の画分に劣っている砥粒を用いれば、高価な砥粒の量を実質的に節約することができ、研削性能を大きく低下させることなくトータルの砥粒コストを低減できるという発明である。
(4)　これに対して、本件発明は、ゾルゲル法アルミナ砥粒とアルミナ－ジルコニア砥粒という特定の砥粒の混合物の研削性能が予想外に優れていることを開示する。
本件発明は、特定の種類の砥粒の作用効果に関する発明であって、砥粒の粒径の画分分布に基づく作用効果とは全く関係のない作用効果に関する。このように、刊行物１に記載の発明と本件発明とでは、発明の技術的思想が全く異質である。
したがって、刊行物１では、砥粒の研削性能に優劣があればどのような砥粒の組合せでもよく、その組合せに基づく効果は粒径画分への砥粒の分配からもたらされるものであるのに対して、本件発明では、ゾルゲル法アルミナ砥粒とアルミナ－ジルコニア砥粒という特定の砥粒の混合物が特殊にもたらす研削性能の作用効果を開示するものであるから、これらを共に異種の砥粒の組合せ又は混合物であると同一視した決定の認定は刊行物１記載の発明及び本件発明の理解を誤ったものである。(5)　決定は、刊行物２にゾルゲル法アルミナ砥粒とアルミナ－ジルコニア砥粒の混合砥粒がそれぞれの単独の砥粒より研削性能が改良されることを開示しているので、刊行物２に記載されているこの混合砥粒を刊行物１の砥粒の組合せとして適用して本件発明を創作することが容易であると判断している。しかし、刊行物１に記載されているのは、優れた砥粒と劣った砥粒とを異なる粒径画分に用いることにより、優れた砥粒の性能を維持しながら、砥粒コストを低減するという発明であるから、２種の砥粒の混合物が研削性能を改良するという効果に関する刊行物２の砥粒混合物を刊行物１の砥粒として用いる理由はない。仮に、刊行物２の２種の砥粒を刊行物１の砥粒の組合せとして用いるとしても、２種の砥粒を粗い粒径画分とその他の粒径画分とに分けて配合することになるので、この配合砥粒は刊行物２に開示されている意味での２種の砥粒の混合物ではないものとなる。また、刊行物２の２種の砥粒を刊行物１の砥粒の組合せとして用いて、刊行物１に開示されているような効果が得られたと仮定する場合にも（この仮定は成立しないが）、その効果は、刊行物２の開示とは全く関係がなく、刊行物１で開示されているように、優れた砥粒を粗い粒径画分に使用し劣った砥粒をその他の粒径画分に用いることによる効果であるにすぎないことは明らかである。
(6)　２種の砥粒の優劣について
刊行物１は、ゾルゲル法アルミナ砥粒とアルミナ－ジルコニア砥粒について、いずれが優れた砥粒でありいずれが劣った砥粒であるとは記載せず、微結晶性アルファアルミナ砥粒と共融アルミナ－ジルコニア砥粒は両方とも常に優れた砥粒として記載し、常に溶融アルミナ砥粒が劣った砥粒であるとして記載している。また、ゾルゲル法アルミナ砥粒とアルミナ－ジルコニア砥粒とでは、どちらがより優れた砥粒であるともいえないことは、原告の上級研究員【Ｉ】の供述書（甲第５号証）に示される実験結果からも明らかである。


仮に、本件発明のゾルゲル法アルミナ砥粒とアルミナ－ジルコニア砥粒とを、一方を粗い粒径画分に使用し他方の砥粒をその他の粒径画分に使用したとしても、いずれの砥粒も研削性能において優劣がつけがたいものであるから、刊行物１記載の発明に基づく効果（砥粒コストの削減）を奏することがないばかりか、研削性能に明らかな優劣のない砥粒をわざわざ特定の粒径画分に分けて配合する工程のために余分なコストを必要とするので、かえってコストが上昇する不都合があるので、このような砥粒の使用は刊行物１の教示に反し、排斥される。
２　技術分野の相違
(1)　決定が、「刊行物１の研摩材製品は、研摩剤シートであり、刊行物２のものは砥石車であり、その製品形態は異なっているものの、刊行物１のものも、刊行物２のものも研摩製品という共通の技術分野に属するとともに、・・・刊行物２の砥石車における２種類の混合砥粒を研摩剤シートの砥粒層として利用できない理由も見当たらないから、刊行物２記載の２種類の混合砥粒とその混合割合を刊行物１記載の優れた砥粒と劣った砥粒の混合砥粒の代わりに用いて、本件発明１のように構成することは、当業者であれば容易にできたといわざるを得ない。」と判断したのは、研摩布紙と砥石車との技術分野の相違について理解を欠いている。(2)　たとえ、結合砥石車において特定の砥粒が有効であることが知られているとしても、その結合砥石車における砥粒の性能が研摩布紙で使用される場合にどのような性能を示すかを予測することはできないというのが、研摩材の商業的な使用、また開発研究に基づく歴史的な認識であり、また、研摩材の結合砥石車及び研摩布紙の業界の当業者及び専門家の見解である。
(3)　さらに、刊行物２自体、低速研削速度ではゾルゲルアルミナ砥粒が常に優れており、高速研削速度では共融アルミナ－ジルコニア砥粒が常に優れているが、中間研削速度ではこれらの混合砥粒が優れているという特殊な知見を開示するものである。すなわち、刊行物２は、砥石車では一般的にゾルゲルアルミナ砥粒と共融アルミナ－ジルコニア砥粒の混合物が相乗効果を奏するという一般的な開示では決してない。砥石車でも、有機樹脂結合砥石車に限って、しかも、炭素鋼の研削において、低速研削速度ではゾルゲルアルミナ砥粒が常に優れており、高速研削速度では共融アルミナ－ジルコニア砥粒が常に優れるとともに、中間研削速度という特定の条件下では、ゾルゲルアルミナ砥粒と共融アルミナ－ジルコニア砥粒の混合物が意外にも相乗効果を奏することを見いだしたという開示である。刊行物２の開示は、砥石車の領域においても、限定された条件下での特殊な現象に関する知見である。このことは、甲第８号証（刊行物２の発明の発明記録原簿の写し）からも、明らかである。
このような限定された領域で成立する知見が、砥石車と異なる研摩布紙の領域でも成立すると考える根拠は全くない。
したがって、刊行物２のこのような限定された開示に基づいて、研摩布紙の研削性能に関する本件発明が当業者にとって容易に想到されるということはない。(4)　有機結合砥石の研削性能から研摩布紙の研削性能を予想することができないことは、甲第６号証（切削加工の専門家【Ｊ】の供述書）及び甲第７号証（原告の従業員【Ｋ】の供述書）からも明らかである。
結合砥石と研摩布紙が共通の技術分野であるか否かは、結合砥石の性能から同じ砥粒を用いた研摩布紙の性能を予測できるかという点が重要であるところ、甲第６号証で【Ｊ】がその長い経験と習熟した知識から述べているように、また、結合砥石と研摩布紙とは、各種の条件が異なるために、同じ砥粒を用いても、その性能の優劣は一概ではないので、結合砥石と研摩布紙が共通の技術分野ではないというべきである、あるいは、少なくとも刊行物２の開示に基づいて本件発明を予測することはできない。
(5)　また、決定が、「刊行物２の砥石車における２種類の混合砥粒を研摩剤シートの砥粒層として利用できない理由も見当たらないから、・・・本件発明１のように構成することは、当業者であれは容易にできたといわざるを得ない」と判断しているのも不当である。
研摩布紙の当業者は、刊行物２の砥石車における２種類の混合砥粒の開示があるとしても、それから刊行物２の砥石車における混合砥粒が研摩布紙において類似の作用効果があるとは考えないし、刊行物２の開示から本件発明の効果が予測されるものでもないから、当業者にとっても刊行物２の開示から本件発明に容易に想到することはできない。
決定は、刊行物２の砥石車の技術分野と、刊行物１及び本件発明の研摩布紙の技術分野とを、相互に容易推考可能な技術分野と考えている点で、本件発明及び刊行物の技術分野の理解を誤ったものである。
３　効果の相違
(1)　決定は、「刊行物１のものも、刊行物２のものものも・・・２種類の砥粒を混合することによりそれらの砥粒を単独で用いるより優れた研削効果を得るという共通の目的を持つものであり、・・・刊行物２記載の２種類の混合砥粒とその混合割合を刊行物１記載の優れた砥粒と劣った砥粒の混合砥粒の代わりに用いて、本件発明１のように構成することは、当業者であれば容易にできたといわざるを得ない。」と述べて、刊行物１の効果が「２種類の砥粒を混合することによりそれらの砥粒を単独で用いるより優れた研削効果を得る」という効果であるとの認識を示し、これを刊行物１のものと刊行物２のものの組合せの容易性の根拠としているが、これは刊行物１の理解を誤ったものである。
(2)　刊行物１に記載されているのは、優れた砥粒を粗い粒径画分に少量で用いるとともに劣った砥粒を残りの粒径画分に用いるものであり、全等級に優れた砥粒を用いた場合と比較して、優れた砥粒の利点をできるだけ失わないようにしながら、優れた砥粒の量を少量にするとともに、研削性能への影響の小さい画分に大量の劣った砥粒を用いることにより、全砥粒のコストを低減することを効果とする発明である。このことは、刊行物１の記載からも、また刊行物１の発明の本質からも、明らかである。
したがって、刊行物１のものは、本件発明あるいは刊行物２のもののように「２種類の砥粒を混合することによりそれらの砥粒を単独で用いるより優れた研削効果を得る」ことを目的とする発明ではない。


４　砥粒の混合比率
(1)　刊行物１は、「大抵の目的にとってより優れた研摩粒子は全鉱物重量の５～３０重量％（好ましくは１０～２０％）を占めるだろう。より優れた粒子を５０％以下加えることには技術的には可能であるが、そうするには費用がかかりすぎる。」（３頁右下欄８～１３行）と記載して、３０～５０％の範囲の効果を否定している。刊行物１の発明は、砥粒混合物の研削性能の向上を効果とするものではなく、研削性能をできるだけ低下させることなく砥粒コストを削減する発明であるので、５０％以下の量は技術的に可能であるが費用がかかりすぎるということは、そのような量では発明の効果を失うに等しい。
(2)　一方、刊行物２は、（１）２０～５０％のジルコニアを含む共融アルミナ－ジルコニアと、（２）少なくとも１３のクヌープ硬度を有する焼結アルミナゲル砥粒との、体積比で３０～７０対７０～３０の比率の混合物の砥粒を含む有機ポリマー結合砥石車を開示するものである。
仮に、刊行物２の結合砥石車用として開示されている砥粒混合物を、刊行物１の被覆研摩剤製品の砥粒として用いようとすると、刊行物１の効果を奏するように使用するためには、優れた粒子を全鉱物重量の５～３０重量％（好ましくは１０～２０％）の量で含む必要があるが、刊行物２は、逆に、共融アルミナ－ジルコニアと焼結アルミナゲル砥粒とを体積比で３０～７０対７０～３０の比率で用いるときに研削性能の向上があると開示するものであり、これらの砥粒の混合比率には実質的な意味での重複がないので、刊行物２に記載されている砥粒混合物を刊行物１に用いることは、刊行物１の開示の内容に合致しないものとなり、また仮に重複があったとしても、そのような程度の重複関係では刊行物２の砥粒を刊行物１の砥粒として用いることにはならない。
以上のことからすると、当業者は刊行物２と刊行物１の開示を組み合わせることが有効であるとは考えないというべきである。
第４　決定取消事由に対する被告の反論
１　粒径画分と砥粒の種類の相違について
(1)　決定は、「そこで、本件発明１と上記刊行物１に記載の発明とを対比すると、異なる組成の２種類の砥粒の混合物が刊行物１に記載の発明においては、『優れた研摩剤粒子と劣った研摩剤粒子の混合物』であるのに対し、本件発明１においては、『少なくとも約１５体積％から約７５体積％までの割合のゾルゲル法アルミナの砥粒と８５体積％以下から約２５体積％までの量のアルミナ－ジルコニアの砥粒との混合物』である点で相違する。」と認定し、「異なる組成の２種類の砥粒の混合物」という用語を用いて、これが、本件発明１では「少なくとも約１５体積％から約７５体積％までの割合のゾルゲル法アルミナの砥粒と８５体積％から約２５体積％までの量のアルミナ－ジルコニアの砥粒との混合物」とあるのに対し、刊行物１では「優れた研摩剤粒子と劣った研摩剤粒子」であることを、対比し、相違点を挙げ、その後その相違点について論じている。
したがって、決定では、「(lb)項の記載における『優れた研摩粒子と劣っている研摩粒子の組合せ』｣と、「本件発明１における『砥粒の混合物』｣とを対応（相当）させて記載し、後でその具体的な相違について論じているから、決定の「(lb)項の記載における『優れた研摩粒子と劣っている研摩粒子の組合せ』は本件発明１における｢砥粒の混合物｣に相当」との認定に、誤りはない。また、上記認定に誤りがない以上、「・・・上記少なくとも一つの砥粒層が、異なる組成の２種類の砥粒の混合物を含んでなる、研摩布紙材料｣が記載されている」との決定の認定にも誤りはない。
(2)　決定において、刊行物１の粒径画分に関連した相違について触れていないのは、本件発明１に、粒径画分に関して何ら特定がないからである。したがって、決定がした本件発明１と刊行物１に記載の発明との対比に誤りはない。
(3)　原告は、「刊行物1は、研削性能の異なる砥粒を異なる粒径画分に用いる、砥粒の粒径分布に関する発明であり、粒径の画分分布に基づく経済効果のみに関心のある発明であり、研削性能の優れた砥粒と劣った砥粒を用いるが、特定の砥粒の優劣には無関心である。しかも、異なる砥粒を特定の粒径の画分分布に組み合わせることを必須とする発明である。」と主張している。
しかし、例えば、刊行物１の６頁左下欄４行～５行に「『より優れている』ＡＺ（注・アルミナ－ジルコニア）及びＨＴ（注・熱処理溶融アルミナ）鉱物の『より劣っている』ＡＯ（注・従来の溶融アルミナ）との配合物」と記載されていることから、原告の主張中、「・・・特定の砥粒の優劣には無関心である。・・・」との部分は誤りである。
また、刊行物１の９頁表Ⅵの例14、例16、11頁表Ⅷの対照Ｒ～Ｘには、全等級同士の２種類の砥粒を混ぜたものが記載されていることから、「・・・しかも、異なる砥粒を特定の粒径の画分分布に組み合わせることを必須とする発明である。」との原告主張も誤りである。
(4)　原告は、「刊行物１は、優れた砥粒と劣った砥粒とを異なる粒径画分に用いることにより、優れた砥粒の性能を維持しながら、砥粒コストを低減するという発明であるから、２種の砥粒の混合物が研削性能を改良するという効果に関する刊行物２の砥粒混合物を刊行物１の砥粒として用いる理由はない。仮に、刊行物２の２種の砥粒を刊行物１の砥粒の組合せとして用いるとしても、２種の砥粒を粗い粒径画分とその他の粒径画分とに分けて配合することになるので、この配合砥粒は刊行物２に開示されている意味での２種の砥粒の混合物ではないものとなる。」旨主張する。


原告の主張は、刊行物１の「優れた研摩剤粒子と劣った研摩剤粒子の混合物」の、各々の成分、割合及び粒径画分に、刊行物２の「２種類の混合砥粒とその混合割合」の各々を適用するという考え、すなわち、刊行物１の「優れた研摩剤粒子」として、刊行物２の「２種類の混合砥粒とその混合割合」のうちの一方の砥粒と割合を適用し、刊行物１の「劣った研摩剤粒子」として、刊行物２の他方の砥粒と割合を適用し、その際に各粒子には刊行物１の粒径画分を採用するという考えに基づいたものである。
しかしながら、決定では、「異なる組成の２種類の砥粒の混合物」という用語を用いて、これが、本件発明１では｢少なくとも約１５体積％から約７５体積％までの割合のゾルゲル法アルミナの砥粒と８５体積％以下から約２５体積％までの量のアルミナ－ジルコニアの砥粒との混合物」とあるのに対し、刊行物１では「優れた研摩剤粒子と劣った研摩剤粒子の混合物」であることを、相違点として挙げている。さらに、決定は、刊行物１の「優れた研摩剤粒子と劣った研摩剤粒子の混合物」の代わりに、刊行物２の「２種類の混合砥粒とその混合割合」を用いることについて言及している。
すなわち、決定は、刊行物１の「優れた研摩剤粒子と劣った研摩剤粒子の混合物」（各砥粒の成分、割合及び粒径画分。）を、そのまま、刊行物２の「２種類の混合砥粒とその混合割合」（各砥粒の成分、割合。砥粒はいずれも全等級。）に置き換えることを述べているものである。
２　刊行物１と刊行物２の技術分野の相違について
(1)　刊行物１と刊行物２とは共通の技術分野に属するものであり、このことは、特開昭５６－３２３６９号公報（乙第１号証。発明の名称：「研摩材鉱物の製造方法、研摩材鉱物、被覆加工研摩製品、研摩車ならびに不織布研摩製品」）に共通の研摩技術として、同じ研摩粒を、シート、砥石車及び不織布に適用することが記載されていること、及び特開昭６０－２３１４６２号（乙第２号証）に、共に研摩手段である砥石と研摩布紙の両者に共通に用いられる砥粒について記載されていることからも明らかである。
また、甲第６号証には、切削と仕上げ加工の専門家である【Ｊ】が、結合砥石と研摩布紙について、その挙動を技術的に述べたものが記載されており、この記載から、専門家である【Ｊ】が、結合砥石と研摩布紙の両者について、研究を行っていたことが理解される。
このことから、結合砥石（例えば、刊行物２に記載されたような砥石車）と、研摩布紙（例えば、刊行物１に記載されたような研摩材シート）とは、同じ専門家が研究の対象とする共通の技術分野であることが理解される。(2)　刊行物１と刊行物２に記載の発明とは、共通の目的を持つ。すなわち、刊行物１に記載された発明は、優れた研摩剤粒子の少数部分と劣っている研摩剤粒子の残りの主要部分とを、ほとんどの優れた方の粒子が昀も粗い部分に濃縮するように組み合わせるものである。
例えば、刊行物１の７頁表Ⅱにおいて、「1018鋼」を30psiで研摩する場合には、実施例４（等級80のＡＯ（従来の溶融アルミナ）砥粒を90％と、等級60のＣＵＢ（非溶融アルファアルミナ＝ゾルゲル法アルミナ）砥粒を10％とする組合せ。）の方が、対照Ｅ（等級80のＡＯ砥粒を100％含むもの。）、又は対照Ｆ（等級80のＣＵＢ砥粒を100％含むもの。）と比較して、良い結果を示している。なお、ここで、ＣＵＢ砥粒を等級60として組み合わせているが、これは、等級80のＣＵＢ砥粒の過等級画分の代替として用いられているものである（刊行物１の５頁左上欄16行～右上欄３行を参照。）
そして、刊行物１の３頁左下欄18行～右上欄１行、及び７頁左下欄１行～６行には、「確かにいくつかの例においては共働作用効果が得られ、構造体はより優れている鉱物のみが存在する被覆研摩剤製品よりも現実により良く作用する。」、「前記の表から観察されるのは、ほとんどすべての場合にＣＵＢ鉱物をわずか10％含む製品は「より劣っている」従来の溶融アルミナ100％の鉱物か「より優れている」ＣＵＢ100％の鉱物のいずれかでつくった製品よりも効率的に作用することである。」と記載されている。
上記のとおり、刊行物１に記載された発明は、粒径画分を異ならせているものの、優れた粒子と劣った粒子とを混合させて、２種類の砥粒を混合することによりそれら砥粒を単独で用いるより優れた研削結果を得るというものであることを示している。
また、刊行物２には、３０％～７０体積％の共融アルミナ－ジルコニア砥粒と７０～３０体積％の焼結ゲル法によるアルミナ砥粒とを混合した砥粒を有機高分子樹脂をボンドとして結合した研削用砥石車では、異なる砥粒の相乗効果により、これらの砥粒を単独で用いた砥石車よりより高い研削作用を達成することが記載されている。
例えば、刊行物２の第３欄の表Ⅱには、「1018鋼」を、７秒／カットで研削する場合には、50％ＡＺ（共融アルミナ－ジルコニア）と50％ゲル（焼結ゲル法によるアルミナ砥粒）との混合物の方が、100％ＡＺ、又は100％ゲルと比較して、良い結果を示している（第２欄45行～51行参照。）。
上記のとおり、刊行物２に記載された発明は、ＡＺとゲルとを特定の比率で混合させて、２種類の砥粒を混合することによりそれら砥粒を単独で用いるより優れた研削結果を得るというものであることを示している。
したがって、刊行物１に記載された発明と刊行物２に記載された発明とは、両者いずれにも「２種類の砥粒を混合することによりそれら砥粒を単独で用いるより優れた研削結果を得る」という共通の目的を有していることが明らかである。
３　効果の相違について
刊行物２の２欄３行～９行には、「本発明の製品は、特定の中間出力レベルにおいて効率が優れるばかりでなく、すべての出力レベルについて昀適ではないにしても、良好な妥協を提供するホイールを提供する機会を提供し、広範囲の操作条件をカバーするのに必要なホイールの種類を減少させる経済的利点を有し、全体としてコストを低減する。」と記載されている。


すなわち、刊行物２の砥石車は、すべてのレベルで昀適ではないが、広範囲で良い旨が記載されていることから、これを研摩布紙に適用した場合にも同様に、すべてのレベルで昀適ではないが、広範囲で良い結果をもたらすことが容易に想到されるといえる。
４　砥粒の混合比率について
この点に関する原告の主張も、刊行物１及び２に開示されている内容を正確に理解していないことに基づくものであって、理由がない。
第５　当裁判所の判断
１　本件発明１について
(1)　粒径分布について
本件請求項１では、「支持用部材を有し、且つ、（ａ）少なくとも一つの基礎接着剤層、（ｂ）この基礎接着剤層により上記支持用部材へ付着させられた少なくとも一つの砥粒層、及び（ｃ）この少なくとも一つの砥粒層の上の上引き接着剤層を含んでなる、上記支持用部材に付着した塗装研摩材の層を有し、上記少なくとも一つの砥粒層が、少なくとも約１５体積％から約７５体積％までの割合のゾルゲル法アルミナの砥粒と８５体積％以下から約２５体積％までの量のアルミナ－ジルコニアの砥粒との混合物を含んでなる、研摩布紙材料。」と規定されているが、ここには、使用する２種類の砥粒の画分分布ないし粒径分布についての限定はない。そうすると、本件発明１は、刊行物１に記載された発明のように、２種類の相対的に粗い砥粒と相対的に細かい砥粒を組み合わせて使用するもの、すなわち２種類の砥粒を異なる粒径画分に配分して使用するものを包含することは明らかであるから、本件発明１は、粒径分布に依存しない点で刊行物１に記載された発明と異なる旨の原告の主張は、特許請求の範囲に基づかないものであって、理由がない。
(2)　砥粒の優劣について
(2)－１　甲第３号証によれば、刊行物１の４頁左上欄１４行ないし右上欄４行に、「述語『より優れている』および『より劣っている』は相当主観的な点を含むかもしれないが、被覆研摩剤技術の当業者はそのような判断を容易にできる。より優れていることあるいはより劣っていることは被加工物片のタイプおよび用いた研摩条件にある程度依存することはもちろんである。それゆえ２つのタイプの研摩剤粒子に対して相対的な『優劣』の昀終決定に関しては、２つのタイプのおのおので作られた被覆研摩剤製品を特定の興味ある研摩条件下で、研摩すべきタイプの被加工品を用いて試験すべきである。」と、記載されていることが認められ、この記載によれば、「より優れている」、「より劣っている」との評価は、研削すべき特定の被研摩材料（被加工物片）を、実際の研削条件下で試験することにより、相対的に評価、決定されるべきものとされていることが明らかである。甲第３号証によれば、刊行物１には、上記の記載に続き「しかしながら現在の昀も商業的に重要な研摩操作に関しては、基材に結合した唯一の特定タイプの研摩剤粒子を持つ被覆研摩剤製品で冷延鋼を研摩することを含む試験によって、異なる研摩剤粒子を含む同等の構造体と比較して、相対的な優劣に関して研摩剤粒子を類別するのに非常に信頼性のある試験結果が生じることが分かった。」（４頁右上欄４行ないし１１行）との記載に加えて、実地に冷延鋼を研削試験した結果が示されていることが認められる。
この研削試験の結果（刊行物１の４頁右上欄１３行ないし右下欄末行）を要約すると、共溶融アルミナ－ジルコニア砥粒を含む研摩布紙は、５６分の研削後１分間当たりの研削量が２５グラム以下に低下し、その間の全加工量（研削総量）が４５８０グラムであったのに対し、非溶融アルファアルミナ（ゾルゲル法アルミナ）砥粒を含む研摩布紙は、８８分間の研削後においても、１分間当たりの研削量が２５グラム以下に低下することがなかったため、８８分で研削試験を打ち切ったところ、その間の全加工量は８０９４グラムであったというものであり、これによれば、刊行物１には、ゾルゲル法アルミナと、アルミナ－ジルコニアとでは、経済的に昀も重要な冷延鋼の研削に関しては、相対的に前者が優れた砥粒であり、後者が相対的に劣った砥粒であることが明確に示されているといえる。(2)－２　そうすると、刊行物１は、砥粒の優劣は、実地の研削試験に基づいて相対的に決めるべきことを明らかにした上で、経済的に昀も重要な冷延鋼の研削に関して、ゾルゲル法アルミナ砥粒と溶融アルミナ－ジルコニア砥粒とでは、前者が相対的に優れ、後者が相対的に劣ることを示しているのであるから、刊行物１の発明における優れた砥粒と劣った砥粒の組合せとして、ゾルゲル法アルミナ砥粒とアルミナ－ジルコニア砥粒を使用することを排斥しているということはできない。(2)－３　原告は、ゾルゲル法アルミナ砥粒とアルミナ－ジルコニア砥粒は、研削性能において、いずれがより優れているともいえないことは、甲第５号証（原告の上級研究員【Ｉ】の供述書）より明らかであると主張する。しかしながら、刊行物１の発明でいう砥粒の優劣は、実地の研削試験に基づいて相対的に決めるべきものであるところ、甲第５号証（原告の上級研究員【Ｉ】の供述書）に示された実験結果によれば、インコネルを被研削材とした試験では、アルミナ－ジルコニア砥粒よりゾルゲル法アルミナ砥粒が常に優れていることが明らかに認められ、インコネルの研削に関しては、ゾルゲル法アルミナ砥粒とアルミナ－ジルコニア砥粒の組合せが、刊行物１でいう優劣のある砥粒の組合せに該当することは明らかである。
もっとも、甲第５号証によれば、ステンレス鋼の研削では、原告が主張するように、ゾルゲル法アルミナ砥粒とアルミナ－ジルコニア砥粒とではいずれがより優れているともいい難いものと認められる。しかしながら、ステンレス鋼において優劣が明らかでないとしても、上記のように優劣が明らかなインコネルの研削に、ゾルゲル法アルミナ砥粒とアルミナ－ジルコニア砥粒を組み合わせて使用するとの発想が排斥されるものではない。
(2)－４　したがって、ゾルゲル法アルミナ砥粒とアルミナ－ジルコニア砥粒とは、研削性能において優劣がつけがたいものであって、ゾルゲル法アルミナ砥粒を優れた砥粒とし、アルミナ－ジルコニア砥粒を劣った砥粒として使用することは、刊行物１の発明から排斥されるとする原告の主張は理由がないというべきである。
(3)　効果について


(3)－１　原告は、（イ）刊行物１の発明は、「２種類の砥粒を混合することによりそれらの砥粒を単独で用いるより優れた研削効果を得る」ものではない旨、及び（ロ）刊行物１の発明は、コストを引き下げることを目的とするものである点で、本件発明と異なる旨主張する。
(3)－２　そこで刊行物１の記載についてみるに、甲第３号証によれば、刊行物１に次の記載のあることが認められる。
①　「本発明は・・・２つ以上の異なる研摩剤鉱物を用いる被覆研摩剤製品（研摩布紙）に関する。」（２頁右上欄８ないし９行）
②　「本発明はより優れた研摩剤粒子の少数部分と劣っている研摩剤粒子の残りの主要部分とを、ほとんどの優れた方の粒子が昀も粗い部分に濃縮するように組み合わせる。より優れた粒子により得られる予期せぬ素晴らしい性能が１重量％もの少い量でも時折見られ、より優れた研摩粒子が３％でもっと確かで有意な改良をもたらす。」（３頁右下欄２ないし８行）
③　実施例１及び２として、次の内容記載（５頁左上欄３行ないし６頁左下欄７行。特に６頁上欄の表Ⅰ）。
等級５０の溶融アルミナ（ＡＯ）の微細画分と対照画分（９０重量％）と、等級４０の非溶融アルファアルミナ（ＣＵＢ）の全等級（１０重量％）との混合砥粒（実施例１）、あるいは等級５０の溶融アルミナ（ＡＯ）の微細画分と対照画分（９０重量％）と、等級４０の共溶融アルミナ－ジルコニア（ＡＺ）の全等級（１０重量％）との混合物（実施例２）を布地基材に適用して研摩布紙を作製した。これらの研摩布紙のエンドレスベルトを用いて１０９５鋼、１０１８鋼、３０４ステンレス鋼、ワスパロイ及びインコネルを、加工圧１００ｐｓｉ又は１５０ｐｓｉで研削したところ、いずれの場合も、各砥粒をそれぞれ単独で１００％使用したものから予測される直線的内挿値よりも大きい研削値が得られた。④　実施例４として、次の内容記載（６頁左下欄８行ないし７頁左下欄１２行。特に７頁上欄の表Ⅱ）
等級８０の溶融アルミナ（ＡＯ）９０重量％と等級６０の非溶融アルファアルミナ（ＣＵＢ）１０重量％を含む研削ベルトを作製し、１０１８鋼、３０４ステンレス、ワスパロイ、インコネル、鋳造アルミニウムを研削したところ、各砥粒を単独で１００％使用したものから予測される直線的内挿値より大きい研削値が、すべてのケースで達成された。特に、１０１８鋼の３０ｐｓｉでの研削、３０４ステンレス鋼での３０及び７５ｐｓｉでの研削、ワスパロイでの３０ｐｓｉでの研削、インコネルの３０及び７５ｐｓｉでの研削、鋳造アルミニウムの７５ｐｓｉでの研削では、いずれの砥粒を単独で１００％使用した場合に達成される研削性能より、より優れた研削性能が、両砥粒を併用した場合に達成されることが認められる。⑤　実施例９ないし１３として、次の内容記載（８頁右上欄１３行ないし９頁左下欄９行。特に９頁上欄の表Ⅴ）。
砥粒層を二層構成として、第１層に等級５０の溶融アルミナ（ＡＯ）砥粒の微細及び対照画分を、第２層に等級５０の溶融アルミナ（ＡＯ）の微細及び対照画分と等級４０のゾルゲル法アルミナ（ＣＵＢ）砥粒（全等級）の混合物（実施例９、１０及び１２）、あるいは等級５０の溶融アルミナ（ＡＯ）の微細及び対照画分と等級４０のアルミナ－ジルコニア（ＡＺ）砥粒（全等級）の混合物（実施例１１及び１３）を含む研摩剤ベルトを作製し、研削試験を行ったところ、１０９５鋼、１０１８鋼、３０４ステンレス鋼において相乗効果が認められた。⑥　実施例１４ないし１７として、次の内容記載（９頁左下欄１０行ないし１０頁左上欄８行。特に９頁右下欄の表Ⅵ。なお、表Ⅵには、実施例１９の例が記載されているが、実施例１５の例の誤記と認められる。）
等級４０の溶融アルミナ（ＡＯ）砥粒の微細及び対照画分と、等級３６の全等級非溶融アルファアルミナ砥粒（ＣＵＢ）（＝ゾルゲル法アルミナ）の９５：５混合物（実施例１５）あるいは７０：３０混合物（実施例１７）を用いてＡＮＳＩ標準に従ってエンドレスベルトを作製し、１０１８鋼を研削試験したところ、等級４０の全等級溶融アルミナ砥粒（対照Ｋ）又は等級４０の全等級非溶融アルファアルミナ砥粒（対照Ｌ）をそれぞれ単独で１００％使用したものと比較して明らかに相乗効果が認められた。この相乗効果は、等級４０の全等級アルミナ砥粒と等級４０の全等級非溶融アルファアルミナ砥粒の９５：５混合物（実施例１４）又は７０：３０混合物（実施例１６）を使用したものと比較しても、顕著なものであった。(3)－３　上記各記載によれば、刊行物１には、研摩布紙（被覆研摩剤ベルト又は被覆研摩剤円板）において、「より優れた砥粒」の相対的に粗い粒子と、「より劣った砥粒」の相対的に小さい粒子とを組み合わせて使用すること、すなわち、優劣のある２種類の砥粒を異なる粒径画分に配分して使用することにより、研摩布紙の研削性能が、両砥粒の混合割合に比例すると仮定した場合の直線的内挿値より優れているだけでなく、いずれの砥粒を単独で１００％使用したものの研削性能より、両砥粒の混合物を使用した研摩布紙の研削性能の方が、より優れているケースがあることの記載があるということができる。


その中には、ゾルゲル法アルミナ砥粒と溶融アルミナ砥粒の混合物を使用することにより、１０１８鋼等多くの被研削物において相乗効果が達成されることの記載があり、特に、実施例４における１０１８鋼の３０ｐｓｉでの研削、３０４ステンレス鋼での３０及び７５ｐｓｉでの研削、ワスパロイでの３０ｐｓｉでの研削、インコネルの３０及び７５ｐｓｉでの研削、鋳造アルミニウムの７５ｐｓｉでの研削では、ゾルゲル法アルミナ砥粒及び溶融アルミナを併用することにより、いずれの砥粒を単独で１００％使用した場合に達成される研削性能を上回る優れた研削効果が達成されるというものである。
したがって、刊行物１には、「２種類の砥粒を混合することによりそれらの砥粒を単独で用いるより優れた研削効果を得る」ものが記載されているということができ、原告の上記(3)－１の主張（イ）は、理由がない。(3)－４　そして、甲第２号証（本件発明の特許公報）によれば、本件明細書に「ゾルゲル法の砥粒だけを含有してなる研摩布紙材料はアルミナ－ジルコニアの砥粒だけを含有しているものよりも高価であるから、研摩布紙の製造においてこれら二つの砥粒を混合すれば、結果としてゾルゲル法アルミナの砥粒又はアルミナ－ジルコニアの砥粒だけを含有してなる研摩布紙材料よりも費用及び性能の面で有効な研摩布紙材料が得られる。」（公報第１８欄２０ないし２７行）と記載のあることが認められ、この記載に照らせば、本件発明１も、研削性能の向上を達成するだけでなく、砥粒コストを削減するものでもあることが明らかであるから、上記(3)－１の原告の主張（ロ）も理由がない。
(4)　技術分野の相違について
(4)－１　原告は、結合砥石車において特定の砥粒が有効であることが知られているとしても、その砥粒が研摩布紙で使用される場合にどのような性能を示すかを予測することはできず、したがって、結合砥石車と研摩布紙は共通の技術分野ではなく、結合砥石車に関する開示に基づいて研摩布紙に関する本件発明が当業者にとって容易に想到されるということはない旨、主張する。
原告の上記主張は、研摩布紙に関する本件発明１が、特定の砥粒の種類に特有の、画分分布ないし粒径画分に依存しない作用効果を達成するものであることを前提とするものであるが、本件請求項１には、使用する２種類の砥粒の画分分布ないし粒径分布についての限定はなく、したがって、本件発明１は、刊行物１に記載された発明のように２種類の相対的に粗い砥粒と相対的に細かい砥粒を組み合わせて使用するもの、すなわち２種類の砥粒を異なる粒径画分に配分して使用するものを包含することは、前記「(1)　粒径分布について」の項において判断したとおりである。したがって、原告の主張は前提において既に理由がない。(4)－２　一方、甲第４号証によれば、審決が認定したように「刊行物２には、焼結ゲル法によるアルミナ砥粒すなわちゾルゲル法アルミナ砥粒とアルミナ－ジルコニア砥粒を10/90から90/10体積％の割合で混合した砥粒を高分子有機樹脂で結合した砥石車は、それぞれの砥粒を単独で用いたものよりある研削条件においてはより高い研削効果をもたらすこと」が記載されているものと認められる。特に、刊行物２の第３欄のTABLEII   には、樹脂結合砥石車で１０１８炭素鋼を研削する場合、低速研削では、ゾルゲル法アルミナ砥粒の研削特性が優れ、高速研削では、アルミナ－ジルコニア砥粒の研削特性が優れていることが記載されていることが認められる。
この開示は、砥石車ではあるが、ゾルゲル法アルミナ砥粒とアルミナ－ジルコニア砥粒とは、少なくとも１０１８鋼の低研削速度又は高研削速度での研削では、優劣があることを示すものであるから、この記載に接した当業者は、優劣を示す砥粒の組合せを、刊行物１に示される粒径画分に従って混合して研摩布紙を構成し、１０１８炭素鋼の研削に用いれば、砥粒の優劣を砥粒の画分区分の分配に基づく相乗効果が得られる可能性があると肯定的に推測するのが自然である。したがって、刊行物２の記載が砥石車であることを理由に、研摩布紙ではそのような構成によって相乗効果が得られる可能性は極めて小さい、あるいは全くないと判断することはないというべきであり、この認定に反する証拠はない。
(4)－３　以上のとおりであって、刊行物１と刊行物２との技術分野の相違についていう原告の主張も理由がない。
(5)　砥粒の混合比率について
原告は、刊行物１の発明が効果を奏する範囲は、５～３０重量％であり、刊行物２の発明で研削性能の効果がある範囲、すなわち、３０～７０対７０～３０とは混合比率に実質的な重複がないので、当業者は刊行物２と刊行物１の開示を組み合わせることが有効であるとは考えない旨主張する。
なるほど、甲第３号証によれば、刊行物１には、「大抵の目的にとってより優れた研摩粒子は、全鉱物重量の５～３０％（好ましくは１０ないし２０％）を占めるだろう。より優れた粒子を５０％以下加えることは技術的に実施可能であるが、そうするには一般的には費用がかかりすぎる」（３頁右下欄８ないし１２行）と記載されていることが認められる。
他方、甲第４号証によれば、刊行物２には、「研削結果は、本発明の昀適の結果が３０／７０～７０／３０の体積比の範囲であること、しかし改良した結果は９０／１０～１０／９０の比で達成できるかもしれないことを示す。」（１欄５７ないし６０行）と記載されていること０が認められる。
刊行物１は重量％、刊行物２は体積比の記載であるが、刊行物１に「ＡＯ，ＣＵＢ・・・の密度は実質的に等しいので重量比と容量比は本質的に等しい。ＡＺはかなり高い密度を有する・・・」（６頁の表Ⅰの説明）と記載されていること（甲第３号証）に照らすと、刊行物１と刊行物２における砥粒の混合比率が重複しているものということができる。


さらに、刊行物１の発明の相乗効果は、原告が主張するとおり、粒径の大きい砥粒が基材上に突出して優先的に被研削材と接触して研削作用を担うことによるものと認められるが、このような効果は、より優れた砥粒の混合割合が３０ないし５０％の場合にも当然に奏されるものであり、しかも、この場合、残余の７０ないし５０％は、相対的に劣った（したがって、安価な）砥粒が使用されることとなるから、なお、その割合に比例したコスト削減が可能なことは明らかである。そうすると、刊行物１の発明は、優れた砥粒を３０ないし５０％使用する場合を当然に含むものというべきであり、砥粒の混合比率を刊行物１が重量％、刊行物２が体積比で表現していることを考慮しても、刊行物１の発明と刊行物２の発明における砥粒の混合比率は重複することが明らかであるから、この点に関する原告の主張は理由がない。
２　本件発明２及び３について
本件発明２及び３は、本件発明１における「ゾルゲル法アルミナ砥粒」及び「アルミナ－ジルコニア砥粒」を、それぞれ、「種入りのゾルゲルの組成物」及び「約３５～約５０％の酸化ジルコニウムを含む近共融組成物」にそれぞれ限定するものであるが、本件発明２及び３は、刊行物１及び２に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるとの決定の判断に誤りがあるとすべき具体的な主張、立証はなく、その判断に誤りがあるとすべき事実関係も認められないので、決定の上記判断を誤りとすることはできない。
３　本件発明４について
本件発明４は、本件発明１の塗装研摩材層を単一層に限定するものであるが、本件発明４は、刊行物１及び２に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるとの決定の判断に誤りがあるとすべき具体的な主張、立証はなく、その判断に誤りがあるとすべき事実関係も認められないので、決定の上記判断を誤りとすることはできない。
４　本件発明５について
本件発明５は、本件発明４におけるゾルゲル法アルミナ砥粒とアルミナ－ジルコニア砥粒の配合の体積比を約５０／５０に限定するものであるが、本件発明５は、刊行物１及び２に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるとの決定の判断に誤りがあるとすべき具体的な主張、立証はなく、その判断に誤りがあるとすべき事実関係も認められないので、決定の上記判断を誤りとすることはできない。
５　本件発明６について
本件発明６は、本件発明５のゾルゲル法アルミナ砥粒を「種入りのゾルゲルの組成物」に限定するものであるが、本件発明６は、刊行物１及び２に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるとの決定の判断に誤りがあるとすべき具体的な主張、立証はなく、その判断に誤りがあるとすべき事実関係も認められないので、決定の上記判断を誤りとすることはできない。
６　本件発明７について
(1)　請求項７は請求項６（ゾルゲル法アルミナの砥粒が種入りのゾルゲル組成物の砥粒）を、請求項６は請求項５（ゾルゲル法アルミナの砥粒とアルミナ－ジルコニアの砥粒の混合物における体積比が約５０／５０）を、請求項５は請求項４（塗装研摩材層が砥粒の単一層）を、請求項４は請求項１をそれぞれ引用しているところ、請求項７は、これらの引用を踏まえて「前記混合物中の前記砥粒の粒度が５０グリットである・・・研摩布紙材料」と規定するものであり、請求項１に「・・・少なくとも一つの砥粒層が、・・・ゾルゲル法アルミナの砥粒と・・・アルミナ－ジルコニアの砥粒との混合物を含んでなる、研摩布紙材料。」と規定され、請求項５に「前記砥粒の層がゾルゲル法アルミナの砥粒とアルミナ－ジルコニアの砥粒との混合物であり、そしてこの混合物における砥粒の体積比が・・・」と規定されているので、請求項７でいう「前記混合物」は、「ゾルゲル法アルミナの砥粒」と「アルミナ－ジルコニアの砥粒」の混合物を指し、したがって、「前記混合物中の前記砥粒の粒度が５０グリットである」とは、「ゾルゲル法アルミナの砥粒」及び「アルミナ－ジルコニアの砥粒」の混合物中の両粒度の粒度が、いずれも５０グリットであることを意味する。
(2)　これに対し、決定は、「本件発明７は本件発明６における砥粒の粒度を５０グリットと規定するものである。しかるに、・・・刊行物１には、等級５０すなわち粒度５０グリットの砥粒を用いることが記載されている（実施例９～１３）。」と認定している。
甲第３号証によれば、確かに、刊行物１の実施例９ないし１３には粒度５０グリット（等級５０）の溶融アルミナ砥粒を使用した研摩布紙が記載されていることが認められるが、本件発明１についての判断の項の(3)－２の⑤で示したように、これらの実施例では、粒度５０グリットの溶融アルミナ砥粒は、いずれも、粒度４０（等級４０）の砥粒（ゾルゲル法アルミナ砥粒又はアルミナ－ジルコニア砥粒）と組み合わせて使用されているのであって、そこには、砥粒混合物中の両砥粒の粒度が５０グリットのものについての記載はない。


したがって、決定の上記認定は、砥粒の粒度を誤ったものである。(3)　決定は、上記認定に続き、「したがって、刊行物１と刊行物２のものを組み合わせるに当たり、粒度５０グリットのものを採用して発明７のようにすることは、当業者ならば容易にすることができたといえる。」と判断している。しかしながら、刊行物１に記載の発明は、２種類の砥粒を、異なる粒径画分に配分して使用することにより相乗効果を達成する発明であること、この相乗効果は、「粒径の大きい砥粒が基材上に突出して優先的に被研削材と接触して研削作用を担う」ことによるものであることは前示のとおりであるから、仮に、当業者が、この刊行物１の発明における２種類の砥粒として、刊行物２に記載されているゾルゲル法アルミナ砥粒とアルミナ－ジルコニア砥粒の組合せを採用することを着想し得るものと仮定しても、刊行物１が示すところに従って両砥粒を異なる粒径画分に配分すれば、両砥粒の粒度は当然に異なるものである。したがって、刊行物１の発明と刊行物２の発明を組み合わせても、２種類の砥粒の粒度をいずれも５０グリットとするとの本件発明７の構成が得られないことは明らかである。(4)　そうすると、本件発明７は、刊行物１に記載された発明及び刊行物２に記載された発明に基づいて当業者に容易に想到することができたものとする根拠を欠いており、決定は、本件発明７の進歩性についての判断を誤ったものであって、本件発明７に関する決定部分は、取り消されるべきである（原告も、この事由による決定の取消しを主張しているものと理解される。）。
７　本件発明８について
本件発明８は、本件発明１の砥粒層を、基礎接着剤層の上に設けられる第一の砥粒層とその上に設けられる第二の砥粒層の２層構成とするとともに、第二の砥粒層の上に上引き接着剤層を設けるものであるが、本件発明８は、刊行物１及び２に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるとの決定の判断に誤りがあるとすべき具体的な主張、立証はなく、その判断に誤りがあるとすべき事実関係も認められないので、決定の上記判断を誤りとすることはできない。
８　本件発明９について
本件発明９は、本件発明８の研摩布紙材料に含まれる２層の砥粒層のうちの第一の砥粒層を溶融アルミナの砥粒層に限定するものであるが、本件発明８は、刊行物１及び２に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるとの決定の判断に誤りがあるとすべき具体的な主張、立証はなく、その判断に誤りがあるとすべき事実関係も認められないので、決定の上記判断を誤りとすることはできない。
９　本件発明１０について
(1)　請求項１０は、請求項９を、請求項９は請求項８を、請求項８は請求項１を、それぞれ引用し、請求項１０は、これらの引用を踏まえて「各層における前記砥粒が３６グリットである」ことを規定するところ、請求項８には「前記少なくとも一つの砥粒層が第一の砥粒層及び・・・第二の砥粒層を含み、・・・この第二の砥粒層がゾルゲル法アルミナの砥粒とアルミナ－ジルコニアの砥粒との混合物・・・を含んでなる、請求項１記載の研摩布紙材料。」と規定され、請求項９には「前記第一の砥粒層が溶融アルミナの砥粒層である、請求項８記載の研摩布紙材料。」と規定されているので、本件発明１０は、この請求項８の第一及び第二の砥粒層に含まれる「溶融アルミナ砥粒」、「ゾルゲル法アルミナの砥粒」、及び「アルミナ－ジルコニア砥粒」の粒度が、いずれも３６グリットであることを意味する。
(2)　これに対し決定は、刊行物１には、「(1e)：実施例１７及び１９において、優れた方の砥粒（ＣＵＢ）に等級３６のものを用いること」が記載されているとの認定を受け、「本件発明１０は、本件発明９における各砥粒層が３６グリットと限定するものである。しかるに、優れた方の砥粒に３６グリットのものを用いることが上記(1e)項の記載事項に見られるように刊行物１に記載されているから、本件発明９における２層の砥粒に３６グリットの粒度のものを採用して本件発明１０のようにすることは、当業者にとり格別困難なことであるとはいえない。」と判断した。なお、ここの判断における「実施例１９」との記載は、刊行物１第９頁右下欄の表Ⅳにおいて、実施例１５を実施例１９と誤記していることを受けたものであり、正しくは、実施例１５を指すものと認められる。
(3)　しかしながら、本件発明１についての判断の項の(3)－２の⑥で示したように、刊行物１の実施例１７及び実施例１９（正しくは実施例１５）を参照しても、いずれの実施例においても、３６グリットの砥粒は４０グリットの砥粒を混合して使用されているにすぎないところ、このような、異なる粒度の砥粒の混合使用について記載するにすぎない刊行物１記載の発明と、刊行物２記載の発明を組み合わせても、本件発明７についての項で判断したのと同じ理由により、本件発明１０が得ることはできないものというべきである。
(4)　そうすると、本件発明１０は、刊行物１に記載された発明及び刊行物２に記載された発明に基づいて当業者が容易に想到することができたものとする根拠を欠いており、決定は、本件発明１０の進歩性についての判断を誤ったものであって、本件発明１０に関する決定部分は、取り消されるべきである（原告も、この事由による決定の取消しを主張しているものと理解される。）。
１０　本件発明１１について
請求項１１は独立請求項であるが、本件発明１１は、基礎接着剤層及び上引き接着剤層を含まない点においてのみ本件発明１と異なる。しかして、前記のとおり本件発明１について、刊行物１と刊行物２に記載のものとの関係を判断したところは、基礎接着剤層及び上引き接着剤層の存否により左右されるものではないし、本件発明１１は、刊行物１及び２に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるとの決定の判断に誤りがあるとすべき具体的な主張、立証はなく、その判断に誤りがあるとすべき事実関係も認められないので、決定の上記判断を誤りとすることはできない。
１１　本件発明１２について


平成１８年(ヨ)第２２０２２号著作隣接権仮処分命令申立事件
決定
当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり
主文
１本件申立てを却下する。
２申立費用は債権者の負担とする。
事実及び理由
第１申立て
債務者は，債務者が運営する放送番組送信サービス「まねきＴＶ」において，別紙放送目録記載の放送を送信可能化してはならない。
第２事案の概要等
１争いのない事実等
(1)当事者
債権者は，放送事業者である。
債務者は，コンピュータ及びコンピュータ付属機器の製造，販売，保守，管理及び修繕，放送設備の開発，設計，運用及びコンサルティング並びに電気通信事業法に基づく一般第二種電気通信事業及び特別第二種電気通信事業等を目的とする株式会社である（審尋の全趣旨）。
(2)債権者の著作隣接権
債権者は，別紙放送目録記載の放送（以下「本件放送」という。）につき，送信可能化権等の著作隣接権を有している。
(3)債務者の行為
債務者は，「まねきＴＶ」という名称で，利用者がインターネット回線を通じてテレビ番組を視聴できるようにするサービス（以下「本件サービス」という。）を提供している。本件サービスは，ソニー株式会社（以下「ソニー」という。）製の商品名「ロケーションフリーテレビ」の構成機器であるベースステーションを用い，インターネット回線に常時接続する専用モニター又はパソコンを有する利用者が，インターネット回線を通じてテレビ番組を視聴できるものである（甲１の４）。
２事案の概要
本件は，債権者が債務者に対し，債務者が行う本件サービスが，本件放送に係る債権者の送信可能化権を侵害していると主張して，本件放送の送信可能化行為の差止めを求める事案である。
なお，債権者のほか５社のテレビ放送会社（以下，まとめて「債権者ら」という。）も，本件と同様の仮処分命令申立てを行っている。
３争点
(1)本件サービスにおいて，債務者が本件放送の送信可能化行為を行ってい
るか否か
(2)保全の必要性
第３争点に関する当事者の主張
１争点(1)（債務者の送信可能化行為の有無）について
〔債権者の主張〕
次のとおり，債務者は，本件サービスにおいて，本件放送の送信可能化行為を行っている。
(1)著作権法２条１項９号の５の解釈
ア「自動公衆送信装置」等の意義等
著作権法２条１項９号の５にいう「自動公衆送信装置」は，公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより，当該装置に入力される情報を「自動公衆送信」する機能を有する装置をいうところ，「自動公衆送信」は，「公衆送信」のうち，公衆からの求めに応じて自動的に送信するものをいい，「公衆送信」とは，公衆によって直接受信されることを目的として有線電気通信の送信を行うことをいう。そうすると，「自動公衆送信」とは，公衆によって直接受信されることを目的として有線電気通信の送信を行うことのうち，公衆からの求めに応じて自動的に行うものをいうことになる。
そして，かかる送信行為は，著作物の利用行為の一つであって，上演，演奏及び口述等と著作権法上同等に取り扱われている上，「公衆によって直接受信される」「目的」という「目的」を有するのは人のみであるから，かかる送信行為は人の行為であって，単なる装置の動作ではない。そうすると，「自動公衆送信」とは，不特定の者によって直接受信されることを目的として有線電気通信の送信を行うことのうち，不特定の者からの求めに応じて自動的に行うものをいう。
したがって，「自動公衆送信する機能を有する装置」とは，当該装置を用いて人が送信を行った場合，当該送信が自動公衆送信に当たり得るような機能を有する装置をいう。
そして，ある装置が「自動公衆送信する機能を有する装置」に当たるか否かは，当該装置の客観的機能によって決すべき事項であり，当該装置が自動公衆送信機能を有している限り，他のいかなる用途に用いられていようと，「自動公衆送信する機能を有する装置」に当たる。
イ「公衆」の意義等
そもそも著作権法にいう「公衆」は，「不特定」ないし「特定多数」の者をいうが，ここで「特定」の者とは，行為者との間に個人的結合関係がある者をいう。
本件サービスは，申込みさえすれば何人も加入することができるものであって，債務者（行為者）との間に個人的結合関係があることを要しないから，本件サービスの利用者は「不特定」の者に当たる。そうすると，あるベースステーションがそれに対応する利用者の専用モニター又はパソコンに対して送信行為を行っているのみだとしても，債務者から見て不特定の者の専用モニター又はパソコンに対して送信行為を行っているものであるから，「公衆」に対する送信に当たる。そうすると，ベースステーションは，「自動公衆送信する機能を有する装置」に当たるものである。
(2)送信可能化行為の主体
ア債務者は，物理的に，(a)既に電気通信回線たるインターネット回線に接続されている，「自動公衆送信する機能を有する装置」たるベースステーションに，放送波を入力し，同時に，(b)既に放送波が入力されている，「自動公衆送信する機能を有する装置」たるベースステーションを電気通信回線たるインターネット回線に接続して，利用者が当該放送を視聴し得る状態にしている。上記(a)は著作権法２条９号の５イの「情報を入力すること」に当たり，(b)は同ロに当たる。
上記のとおり，債務者は自ら物理的にベースステーションをアンテナ端子及びインターネット回線に接続することにより，放送波の入力行為等を行っているのであって，自然的観察の下では利用行為を行っているとはみられない者の行為を規範的に評価して行為主体と認定する，いわゆるカラオケ法理を用いる必要はない。
イ実質的にみても，送信可能化の主体は債務者である。
(ア)目的・本質
本件サービスの本質は，単なるベースステーションという物の寄託にあるのではなく，海外又は放送区域外に居住する，本来当該放送を視聴できない利用者に対し，債権者らの放送を再送信することでこれを視聴することができるようにすることを本質とするサービスであって，かかる海外及び放送区域外での放送の視聴ができることをうたい文句として，加入を積極的に勧誘しているものである。
(イ)支配・管理性


債務者は，別紙１のとおり，自己のデータセンター内にベースステーションを設置し，分配機を介してベースステーションとテレビアンテナとを接続して，債務者が受信した放送波を現実に入力し，①したがって，本件サービスにおいて視聴可能な放送波は債務者がデータセンターで受信するものに限定されているとともに，②放送波の入力並びにインターネット回線との接続及び送信可能化が生じている場所は債務者のデータセンター内にあり，放送波のベースステーションへの入力に必要な分配機やケーブル等の機器並びにベースステーションからインターネット回線への出力に必要なハブ，ルーター及び光ファイバー等の機器もすべて債務者の所有及び管理に係るものであり，③送信可能化に必要なベースステーション等の機器全般につき，債務者においてポート番号の変更や電源供給等を含む必要な接続及び設定の作業が行われ，④債務者において，利用者の問い合わせに応じて適宜サポートを行う体制がとられ，かつ債務者において継続的に管理が行われているのであって，これらは送信可能化のために必要とされる行為をすべて包摂している。このように，債務者の行為は，単なる設備の管理及び運営の枠に止まるものではなく，送信可能化と評価するのにふさわしい実質を備えているものである。
(ウ)図利性
債務者は，上記各行為を行って，利用者に対してサービスを提供することで，利用者から，イニシャルコスト（初期費用）３万１５００円及び月額利用料５０４０円（いずれも消費税を含む。）の支払を受けている。
上記利用料も，単なるベースステーションの保管料に止まるものではなく，放送の同時再送信サービスの対価であることは明らかである。(エ)そうすると，債務者は放送の送信可能化の主体であって，債権者らの送信可能化権を侵害しているものである。
(3)債務者の主張に対する反論
ア〔債務者の主張〕(1)について
債務者が本件サービスにおいてブースターを使用しているか否か及びＩＰアドレスを付与しているか否かは，債務者による送信可能化権侵害の有無とは無関係であるが，債務者は，少なくともベースステーションのポート番号の変更は行っているはずである。ポート番号の変更を行わないと，各ベースステーション相互間でポート番号の競合が生じ，通信に支障があるからである。
イ〔債務者の主張〕(3)ア(ア)について
利用者がベースステーションの所有権を有していることは争わず，利用者への所有権移転が仮装のものであるとの主張はしない。ベースステーションの所有権の帰属の問題と，ベースステーションを用いたサービスが「自動公衆送信」に当たるか否かの問題とは，全く独立した問題である。利用者がベースステーションの所有権を有しているとしても，これを用いたサービスが「自動公衆送信」に当たらないということはできない。
ウ〔債務者の主張〕(3)ア(キ)について
ソニー等の業者が行うベースステーションの設定サービスにおいては，サービスを行う業者が管理する場所にベースステーションを設置するわけではなく，ベースステーションに入力される放送波を受信するのは，あくまでも当該業者ではなく利用者個人であり，債権者らの著作隣接権の侵害は行われていない。また，同サービスを提供している業者は，放送波の選択に全く関与しておらず，放送波の入力及び送信可能化が生じる場所も当該利用者個人の自宅等の中である。つまり，ベースステーションに放送波を入力しているのは当該利用者個人であって，業者ではない。さらに，当該業者の提供するサービスは，接続設定作業が終われば終了するのであって，以後の入力作業を行うものではない。
また，放送波の入力に必要な分配機等の機器やインターネット回線への出力に必要なハブ等の機器を所有及び管理しているのは当該利用者個人であって，当該業者はこれを所有することも管理することもない。さらに，かかるサービスの目的も，当該業者から利用者に対して放送データを送信して提供することにあるわけではなく，利用者個人がその支配領域（私的領域）内で自ら行い得る作業を，技術的な観点から代替しているにすぎない。これは利用者が本来なし得ない行為を業者において実現しているものではない。
エ〔債務者の主張〕(3)ア(ケ)について
ロケーションフリーテレビは家電であって，通常のデータ・ストレージサービスないしハウジングサービスで用いられる業務用サーバー・コンピュータ等（以下「サーバー等」という。）のように特別慎重な取扱いが要求されるものでも，重要性や機密性が高い情報が蔵置されるものでもなく，利用者においてベースステーションを債務者に預かってもらうこと自体によるメリットは小さい。債務者も，データ・ストレージサービスないしハウジングサービスのように，耐震設備等の安全性をうたったり，空調設備やセキュリティシステム等の具備をメリットとして本件サービスをアピールしているわけでもない。
また，通常のデータ・ストレージサービスないしハウジングサービスでサーバー等から利用者の手元のパソコン等に移動されるデータは，利用者が自ら作成したデータ等であって，サービスを提供するハウジング業者の行為とは無関係に利用者が保有しているデータ等であり，ハウジング業者が提供するデータ等ではない。すなわち，通常のデータ・ストレージサービスないしハウジングサービスの場合，サービスを行う業者は，インターネット回線に接続されたサーバー等を利用者に対して提供し，利用者においてデータ媒体に情報を記録するのであって，業者自体がデータ媒体に情報を記録するのではない。当該サーバー等が情報の自動送信を行うことができるのは，利用者がデータ媒体に情報を記録した時点以降であるから，情報の自動送信を行い得るようにしている主体は利用者であって業者ではない。そうすると，通常のデータ・ストレージサービス等が直ちに公衆送信に当たるということはできない。
しかし，本件サービスにおいては，利用者は債務者から本件サービスの提供を受け，本来取得できなかった放送データを取得しているのであって，債務者から利用者に放送データが移動しているとみるべきであって，本件サービスは，通常のデータ・ストレージサービス等とは全く異なるサービスである。本件サービスの本質は，本来放送コンテンツに接し得なかった利用者に対し，有償で放送コンテンツを提供するものにほかならない。
オ〔債務者の主張〕(3)イについて
著作権法２条５項は，その規定の体裁から，不特定の者についてはその人数の多寡にかかわらず「公衆」に当たることを当然の前提としている。また，「公衆送信」には，「放送」や「有線放送」のように多数の者に対して同一内容の情報を同時に発信する態様だけでなく，利用者の求めに応じて逐次情報を送信することが含まれるものである。したがって，送信行為者にとって受信者が不特定である限り，「公衆送信」に当たることは明らかである。
ここで，債務者にとって本件サービスの利用者は不特定の者に当たるから，債務者による放送データの送信行為は不特定の者に対する送信行為であって，「公衆送信」に当たるものである。
〔債務者の主張〕
次のとおり，債務者は，本件サービスにおいて，本件放送の送信可能化行為を行っていない。本件サービスの利用者が自らテレビ放送をデジタル化して送信しているにすぎず，それ自体は何ら違法な著作隣接権侵害行為ではなく，これに債務者が関与しても違法ではない。
(1)本件サービスの内容
ア債務者は，利用者が入手したベースステーションの預託を受け，これを保管し，必要に応じてメンテナンスをするサービスを提供しているにすぎず，利用者の手足となって作業を行っているにすぎない。利用者は，債務者による認証その他の特別な行為を介さずに，専用モニター又はパソコンからインターネット回線を通じて，自らのベースステーションに直接アクセスし，操作することができる。