葺き土風化防止凸部５は，素丸９の直線部が葺き合わされる位置に形成されるものであるから，水返し突条を端側に設けた場合，その内部に形成するのは当然のことである。そして，引用例１，３に記載された事項はいずれも本平瓦に関するものであるから，引用例３に記載された事項を引用発明１に適用し，本願発明の相違点２に係る構成とすることは，当業者にとって容易に想到し得たものである。(4)　そして，本願発明の作用効果も，引用例１ないし３から当業者が予測できる範囲のものである。
(5)　以上のとおり，本願発明は，引用発明１並びに引用例２及び引用例３に記載された発明（以下それぞれ「引用発明２」，「引用発明３」という。）に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項により特許を受けることができない。
第３　原告主張の取消事由
本件審決は，本願発明と引用発明１との相違点１，２についての判断を誤り（取消事由１，２），本願発明の顕著な作用効果を看過した（取消事由３）結果，本願発明は特許を受けることができないとしたものであり，これらの誤り，看過が，本件審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，違法なものとして取り消されるべきである。
１　取消事由１（相違点１についての判断の誤り）
本件審決の前記第２の３(2)の判断は，次のとおり誤っている。(1)　本願発明においては，本平瓦の平部よりも一段高い位置に平坦部２０，２１を，また，平坦部２０，２１よりもさらに一段高い位置に水返し突条３，４をそれぞれ設けて，２段にわたる水返し構造を採用している。これに対し，引用例２に記載の水返し構造は，平部１１よりも一段高い位置に水返し突条１３ａ，１３ｂを設けただけのものであり，２段にわたるものではないから，引用例２に記載の水返し構造を引用発明１に適用しただけでは，通常の（１段の）水返し構造にしかならない。
このように，本願発明と，引用例２に記載された事項を引用発明１に適用したものとは，水返し構造の構成に差異があり，雨水の浸入防止効果において顕著な差がある。したがって，２段の水返し構造を有するという本願発明の構成は，引用発明１及び２から当業者が容易に想到し得たものであるということはできない。(2)　被告は，特開平９－４９２９１号公報（乙１）にも，２段にわたる水返し構造を設ける構成が開示されていると主張するが，乙１に記載の瓦は和瓦であり，本願発明の本平瓦とは，瓦の形態，葺設方法，葺設屋根又は葺設建屋等が全く異なる。したがって，乙１から本願発明を想起することはできない。
２　取消事由２（相違点２についての判断の誤り）
本件審決の前記第２の３(3)の判断は，次のとおり誤っている。(1)　本願発明は，平部に段付き１を有するから，１枚の本平瓦が「２段葺き瓦」に見え，小割り感覚を容易に生じさせることができる。これに対し，引用発明３では，平瓦本体１（葺き合せの後に屋根表面に露出する部分）は段付きを有していないので，本願発明のように１枚の本平瓦が２段葺き瓦に見えることはなく，段付きを表現して本願発明と同様の小割り感覚を生じさせるためには，２枚の平瓦を葺き重ねる必要がある。
(2)　本願発明では，平坦部２０，２１に丸瓦２３の直線部２４，２５をそれぞれ当接することで，本平瓦と丸瓦の接触面が一直線に形成されるから，左右１枚ずつの本平瓦に１枚の丸瓦を載置すればよく，誰でも容易にかつ確実に葺き作業をすることができる。
これに対し，引用例３の葺き土風化防止凸部５は，平瓦本体１のほぼ２分の１の長さであるから，葺き上がりが本願発明と同様の外観となるためには，平瓦が２枚必要であり，平瓦の枚数が増えて屋根への負荷がかかることになる。また素丸９は，左右それぞれ２枚ずつ（計４枚）の葺き土風化防止凸部５に載置されることになるから，不安定であり，葺く際に熟練を要するし，接触面が一直線に形成されず風化又は雨水の浸入により葺き土の破損又は流失等が生じやすい。(3)　本願発明は，釘止めする乾式（土を使用しない方式）のものであるため水返し突条を必要とするが，引用発明３は，土葺き方式であるために水返し突条を原則的に必要としない。このように，両者は目的と瓦の構造が相違する。(4)　上記(1)ないし(3)のとおり，本願発明と，引用発明３とは，平瓦の段付きの有無，丸瓦の長さ，及び水返し突条の必要の有無において，構成に差異があり，効果も全く異なる。したがって，引用例３に記載された事項を引用発明１に適用して本願発明の相違点２に係る構成とすることは，当業者が容易に想到し得るものであるとはいえない。
３　取消事由３（本願発明の顕著な効果の看過）
本件審決は，本願発明の作用効果について，引用発明１ないし３から当業者が予測できる範囲のものであると認定判断したが，誤っている。(1)　本願発明は，勾配方向の端側の一方２００及び端側の他方２０１にそれぞれ水返し突条３，４を形成した段付き１を有する略方形状の本平瓦であり，本平瓦の段付き１の一部に対の平坦部２０，２１を形成し，平坦部２０，２１は，本平瓦の頭側から略尻側に至るものであり，その平坦部２０，２１には，丸瓦２３の端側の一方２３００及び端側の他方２３０１の直線部２４，２５がそれぞれ当る，という構成を有している。この構成により，本願発明は，
①　勾配方向及び桁方向のズレ防止と，雨仕舞いの向上を図ることができ
る，
②　本平瓦が段付き1を形成していることによって，「二段葺き瓦」を一体形式にした構成である。つまり，１枚で２段葺き瓦のように見える本平瓦である，③　この本平瓦を屋根地に葺設した場合，この本平瓦の平坦部２０，２１に丸瓦２３の直線部２４，２５は何の障害も無く当接される，④　本平瓦の１枚の長さに対して，丸瓦23の１枚が対応し，非常に安定性も高く，枚数の軽減も可能であり，屋根への負荷も軽減され，また，葺く際も簡易
にできる，
という作用効果を有する。


(2)　これに対し，引用例２に記載のものは，水返し突条が１段のみである通常の水返し構造を有するに過ぎないから，これを引用発明１に適用しても，本願発明のような２段にわたる水返し構造は得られず，溯上する雨水の浸入は防止できない（前記１）。
また，引用例３に記載のものは，平瓦本体１は，段付きを有さず，谷４と葺き重なり後部２とで構成され，平瓦本体１に形成した葺き土風化防止凸部５は，谷４（平瓦本体の尻側から頭側にかけて略２分の１の長さ）に設けた段付き形状の平坦部であり，平瓦本体１は，谷４と葺き重なり後部２とで傾斜角度（流れ方向の勾配）が異なる，という構成を有するものであるから，これを引用発明１に適用しても，段付きも無く，１枚の平瓦本体１で１枚葺き重ねられたようにしか見えず，また，平瓦本体１の１枚の長さに対して，素丸９は２枚必要となり，安定性も低く，瓦の葺く枚数の増加による屋根への負荷もかかり，また，葺く際にも熟練を要することになる。
このように，引用発明１に引用発明２又は３を適用したものでは，本願発明と同様の顕著な作用効果を奏さない。この点を看過した本件審決は，誤っている。
第４　被告の主張
本件審決の認定判断は相当であり，原告主張の取消理由はいずれも理由がない。
１　取消事由１について
(1)　原告は，本願発明が「平部」よりも一段と高い位置に平坦部２０，２１，平坦部２０，２１よりもさらに一段高い位置に水返し突条３，４をそれぞれ設ける構成，つまり，２段にわたる水返しを有するので，雨水の浸入防止効果が高い旨主張する。
しかしながら，原告が「平部」と称するところは，どこであるか必ずしも明らかでなく，瓦を葺いたとき露出する部分，つまり瓦有効部のことを指しているものと類推されるが，本願明細書の特許請求の範囲には，「勾配方向の端側の一方及び他方に水返し突条を形成した段付きの本平瓦であって，前記端側の一方及び他方の水返し突条の尻側にズレ防止用の段付部を形成し，この段付部に本平瓦の勾配方向の端側に設けた一方及び他方の水返し突条の頭側を係止し，また前記端側の一方及び他方の内部に平坦部を形成し，この平坦部に丸瓦の勾配方向の端側に設けた一方又は他方の直線部が葺き合される構成の本平瓦。」（甲７の１頁【特許請求の範囲】）と記載されている。特許請求の範囲には，「平部」という記載はないし，ましてや，「平部」と平坦部との高さ関係は全く記載されていない。したがって，上記原告の主張は特許請求の範囲の記載に基づいたものではない。(2)　仮に，本願発明が２段にわたる水返しを有するものであるとしても，引用例３には，本願発明の平坦部２０，２１に相当する葺き土風化防止凸部５を谷４より高い位置に設けることが記載されており，引用例２には，本願発明の水返し突条３，４に相当する水切り１３ａ，１３ｂを平瓦の勾配方向の側端に設けることが記載されており，平坦部と水返し突条の両方を設ける場合には，平坦部は水返し突条の内側に設けることになるのは当然であるから，２段にわたる水返し構造が形成されるのも当然のことである。
また，２段にわたる段部が形成されることは，特開平９－４９２９１号公報（乙１）の【図３】，【図５】，【図７】等にも記載されている。(3)　したがって，原告主張の取消事由１には理由がない。
２　取消事由２について
(1)　原告は，本願発明が平部に段付きを有するのに対し，引用例３の平瓦本体は段付きでないと主張する。
しかし，本件審決は，引用例３を段付き瓦を開示したものとして引用しているわけではなく，段付き瓦を開示したものとして本件審決が引用するのは引用例１である。この点に関する原告の主張は本件審決を正解しないものであって失当である。(2)　原告は，本願発明では本平瓦の頭側から略尻側に至る平坦部２０，２１に丸瓦の直線部２４，２５を当接することによって，本平瓦と丸瓦の接触面が一直線に形成される，つまり，左右１枚ずつの本平瓦に１枚の丸瓦が当接するので，誰でも容易かつ確実に葺き作業ができると主張する。
しかしながら，本願の特許請求の範囲の記載には，平坦部が本平瓦の頭側から略尻側に至るように形成されることは記載されておらず，左右１枚ずつの本平瓦に１枚の丸瓦２３を当接することも記載されていない。原告の上記主張は，特許請求の範囲の記載に基づいたものではない。
(3)　仮に，本願発明が，本平瓦の頭側から略尻側に至る平坦部を形成するようにしたものであり，左右１枚ずつの本平瓦に１枚の丸瓦を当接するものであるとしても，引用例１の第１１図に示すように，丸瓦７は，平瓦１の頭側（第１１図の下側）から略尻側（第１１図の上側）に至るように（瓦を葺いたとき露出する部分に沿って）載置されるものであり，引用例３には，谷部４（瓦を葺いたとき露出する部分）に沿って葺き土風化防止凸部５（本願発明の「平坦部」に相当。）が形成されることが開示されているから，引用例３に記載された事項を引用例１に記載された段付き本平瓦に適用し，丸瓦の長さに合わせ，平坦部を本平瓦の頭側から略尻側に至るように（瓦を葺いたとき露出する部分に沿って）形成することは当業者が容易になし得ることであり，左右１枚ずつの本平瓦に１枚の丸瓦を当接することも引用例１に記載されている事項であるから，原告の上記主張は，引用例３に記載された事項を引用例１に記載された段付き本平瓦に適用し，当業者が容易にできるものである。
(4)　したがって，原告の取消事由２の主張にも理由がない。
３　取消事由３について
本件審決に説示されたとおり，本願発明の作用効果は，引用発明１ないし３から当業者が予測し得る範囲のものであり，原告が主張するように顕著なものとはいえない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１について
(1)　原告は，本願発明においては２段の水返し構造を有するのに対し，引用例２（甲９）に記載の事項を引用発明１に適用したものでは，通常の（１段の）水返し構造にしかならないから，相違点１についての本件審決の判断は誤っていると主張する。


(2)　しかしながら，本件審決は，相違点１（本願発明では水返し突条にズレ防止用の段付部が設けられているのに対し，引用例１（甲８）のものでは水返し突条が明らかでなく，ズレ防止用の段付部も設けられていない点）を相違点と認定したうえ，引用発明１に引用例２に記載の事項を適用して本願発明の相違点１に係る構成を想到することは容易にできると判断したものである。しかして，引用例１及び引用例２に記載のものは，いずれも丸瓦と組み合わせて使用される本平瓦であり，本平瓦である以上，技術課題を共通にするものといえるから，引用発明１において，引用例２に記載された，水返し突条（水切り１３ａ，１３ｂ及び凸部１５ａ，１５ｂ），ズレ防止用の段付部（凸部１５ａ，１５ｂの内側の立ち上がり面と上端面１９ａ，１９ｂからなる段部）を設けることは，当業者が容易に想到できることというべきであり，本件審決のこの点の判断に誤りはない。
原告の上記主張は，引用発明１に引用例２に記載の事項を適用して，水返し突条を設ける構成（相違点１に係る構成）のほか，平部に平坦部２０，２１を設ける構成（相違点２に係る構成）等を想到することの容易性を問題にするものであるが，本件審決は，相違点１に係る構成は引用発明１に引用例２を適用して，相違点２に係る構成は引用発明１に引用例３を適用して，それぞれ容易に想到できる旨それぞれ別個に判断しており，引用発明１に引用例２を適用して，相違点２に係る構成等を想到することの容易性を認定判断したものではない。そうすると，原告のこの点の主張は，本件審決を正解せず，本件審決の相違点１に関する判断につき，その判断の対象となっていない事項を理由にこれを論難するものであって，失当である。(3)　もっとも，原告の上記主張は，本願発明は，２段にわたる水返し構造を採用した点において進歩性を有する旨をいうものとも解されるが，後記３に説示するとおり，上記の構成は当業者が容易に想到し得たものにすぎない。
２　取消事由２について
(1)　原告は，本願発明は平部に段付きを有するのに対し，引用例３（甲１０）のものは平部に段付きを有しないから，引用例３の記載を引用発明１に適用して本願発明を想到することは容易でない，と主張するので，検討する。本件審決は，本願発明と引用発明１は「段付き本平瓦」の点で一致し，相違点２（本願発明では平瓦の端側の内部に平坦部を設けているのに対し，引用発明１では平坦部が設けられていない点）で相違すると認定したうえで，本願発明の相違点２に係る構成を想到することは容易である旨判断したものである。しかして，引用例１には，「平瓦の構成　長方形平板に於て，前半１′が高く，後半１″が低くなるように，ほゞ中央に横方向の段落２を設け，」（２頁６～９行）と記載されており，この記載および図２等の記載から，引用例１に記載の平瓦は，段落２を有しており，引用例１には，「段落２を設けた平瓦」の発明が記載されていると認められる（原告はこれを争っていない。）。平瓦に段落２を設けることは，段付きであることに外ならないから，本件審決の一致点の認定には誤りはなく，また，後述のとおり，引用発明１において，引用例３に記載された葺き土風化防止凸部５（本願発明の「平坦部」に相当する。）を設けることは，当業者が容易に想到できることというべきである。本件審決の相違点２に関する判断にも誤りはない。
原告は，引用例３に平部に段突きを設ける技術が開示されていない以上，引用例３の記載事項を引用発明１に適用し，本願発明の上記構成を想到することは困難であるかのようにいい，また，このことを前提に相違点２についての本件審決の判断を誤りであるとして縷々主張するが，原告のこの点の主張は，独自の見解を述べるものか，本件審決を正解しないでこれを非難するものにすぎず，採用することができない。
(2)　もっとも，相違点２に関する原告の主張は，平部に段付きを有する引用例１の本平瓦において，本平瓦の平坦部と丸瓦の直線部とが葺き合わされる引用例３の構成を採用することは，当業者にとって容易に想到できない趣旨をいうものであるとも解されるので，以下検討する。
ア　引用例１においては，丸瓦について，平瓦との当接面に段状突起５，６を設けることによって，平部に段付き２を有する平瓦と丸瓦が隙間なく当接されるようにしている（甲８，２頁１３行目から１６行目）。一方，引用発明３は，次のようなものである（甲１０，２頁１９行目以下）。すなわち，従来の屋根では，平瓦本体１０が葺き重ねられた場合，素丸９と接触する部位で平瓦本体１０の厚みだけ段差ａの隙間が生じ，その隙間から雨風が浸入し，素丸９内の葺き土を浸蝕することとなっていた。これに対し，引用発明３では，葺き土風化防止凸部５を設けることによって，段差ａの隙間が生じず，素丸９と平瓦本体１とが隙間なく当接することになり，雨水の浸入を防ぐことができる。このように，葺き土風化防止凸部５を設ける技術的意義は，平瓦の葺き重ねによって生ずる段差を解消し，素丸と平瓦との隙間から雨水が浸入するのを防ぐことにあるものと認められる。
イ　そうすると，引用発明１と引用発明３は，段差のある平瓦の上に丸瓦を載置する際に，当接面の隙間をなくして雨水の浸入を防ぐという共通の技術課題を解決するための手段として，引用発明１では丸瓦の側に段状突起を設け，引用発明３では平瓦の側に平坦部（引用例３の用語では葺き土風化防止凸部５）を設ける，という異なった手段を開示するものであるということができる。そして，いずれの手段も，雨水の浸入防止という点で作用効果を同じくするものであり，いずれの手段を採用するかは，当業者ならば容易に設計変更し得るということができる。したがって，本平瓦に平坦部を設ける（その代わり丸瓦の当接面は直線でよい。）という引用発明３の雨水浸入防止手段の構成を，引用発明１の浸入防止手段に代えて採用することは，当業者にとって容易に想到し得ることである。この点の想到が容易でないとし，本願発明は段付きの本平瓦に平坦部を設けた点に進歩性がある旨の原告の主張は採用できない。


３　前記１で触れたとおり，相違点１及び２についての判断の誤りに関する原告の主張は，本願発明は，段付き本平瓦に，①水返し突条３，４のほかに，平坦部２０，２１を設ける構成を採用し，②かつ平部より一段高い位置に平坦部を設け，平坦部よりさらに一段高い位置に水返し突条を設け，これにより２段にわたる水返し構造を有する点において進歩性を有する旨をいうものとも解される（厳密に言えば，上記②の点については相違点の看過がある旨の主張を含むものと解される。）ので，この点について検討する。
(1)　まず，平坦部と水返し突条との併用について見ると，引用発明１において，水返し構造として，引用例２に記載の水返し突条又は引用例３に記載の平坦部を個々に設けることは，当業者ならば容易に想到できることである。そして，水返し突条及び平坦部は，いずれも雨水の溢出による浸水を防止するための手段として用いうるものであるし，これらを単独で用いるよりも併用することの方が高い効果を有することは技術常識に照らして明らかであり，両者を併用することに格別の創意を要するとは考えられないし，技術的困難性が伴うわけでもない。なお，原告は，本願発明は土葺きでない乾式の瓦に係るものであるところ，引用例３に記載のものは土葺きであって水返し突条を原則的に必要としないものであるから，本願発明とは目的と瓦の構造が相違しており，したがって，乾式の平瓦において平坦部に加え水返し突条を形成することは，引用例３から容易に想到できるものではない旨主張する。しかし，本願発明が乾式の瓦についてのものであることは特許請求の範囲に記載されていないし，土葺きの瓦であっても浸水を防止する必要があることは引用例３に記載されているところであるから，原告の上記主張は，何ら根拠のないものである。
また，原告は，本願発明と引用発明３との瓦の構造の相違として，本願発明は「釘止め」の瓦であることも主張するが，これもまた本願の特許請求の範囲には何ら記載されていないことである。また，そもそも，「釘止め」であることによって雨水の浸入防止の必要性等が異なることについての的確な主張立証もないので，かかる瓦の構造の相違は，引用例２の水返し突条に加えて引用例３の平坦部を設けて雨水浸入防止効果を高めることに想到困難性も技術的困難性もない，という上記判断を左右しない。
(2)　また，段付き瓦において，平坦部と水返し突条との，２段にわたる水返し構造を形成することは，乙１（特開平９－４９２９１号公報）にも記載されているように，瓦の技術分野において周知の技術であると認められ，かかる周知技術を，引用例１に記載された，丸瓦と組み合わせる段付き本平瓦に適用することは，当業者ならば容易に想到しうることというべきである。
この点につき，原告は，乙１の段付き瓦は和瓦であり，和瓦の平坦部は瓦の差込み側の一方のみに形成されるから，これを平瓦に応用して平瓦の端側の一方及び他方の内部に平坦部を形成することは容易に想到できない旨主張する。しかし，瓦の種類が異なるとしても，段付き瓦である点に変わりはないし，本平瓦であれば，端側の一方及び他方に雨水が侵入する可能性のあることは明らかであるから，乙１の２段にわたる段部を，本平瓦の端側の一方及び他方の内部に適用することは，当業者が容易に想到できることというべきである。
(3)　次に，平部，平坦部及び水返し突条との高低関係についてみると，本願明細書の特許請求の範囲には，「勾配方向の端側の一方及び他方に水返し突条を形成した段付きの本平瓦であって，・・・また前記端側の一方及び他方の内部に平坦部を形成し，この平坦部に丸瓦の勾配方向の端側に設けた一方又は他方の直線部が葺き合される構成の本平瓦。」と記載されているだけであり，「平部」と「平坦部」の高さ関係は全く記載されていない。したがって，本願発明が，平部よりも一段高い位置に平坦部２０，２１を，また，平坦部２０，２１よりもさらに一段高い位置に水返し突条３，４をそれぞれ設けるものであると認めることはできない。この点に関して，本件審決に相違点の看過があるということはできない。仮に，本願発明が，上記のような高低関係にある，２段にわたる水返しを有するものであるとしても，引用例１の段付き本平瓦に，平坦部と水切り突条の両者を設けるのであれば（これらを設けることが容易であることは上述したとおりである。），平坦部を水切り突条の内部に形成し，平坦部を水切り突条よりも一段低い位置に配置することは，水切り突条の機能からして当然であり，また，引用例３において，葺き土風化防止凸部５（本願発明の「平坦部」に相当する。）は，谷４（同「平部」に相当する。）よりも高く形成されていることからすると，平坦部を，平部より一段高い位置に設けることは，技術常識に属するというべきである。そうすると，本願発明において，平部と平坦部と水返し突条との高低関係に，格別の技術的意義を認めることはできない。
(4)　したがって，本願発明において，段付きの本平瓦に２段の水返し構造を設けた点に進歩性がある旨，及びこの点に関し本件審決に相違点の看過がある旨をいう原告の上記主張は採用できない。
４　取消事由３（本願発明の顕著な効果の看過）について
(1)　原告は，本願発明により，
①　勾配方向及び桁方向のズレ防止と，雨仕舞いの向上を図ることができ
る，
②　本平瓦が段付き１を形成していることによって，「２段葺き瓦」を一体形式にした構成であり，１枚で２段葺き瓦のように見える，③　この本平瓦を屋根地に葺設した場合，この本平瓦の平坦部２０，２１に丸瓦２３の直線部２４，２５は何の障害も無く当接される，④　本平瓦の１枚の長さに対して，丸瓦２３の１枚が対応し，非常に安定性も高く，枚数の軽減も可能であり，屋根への負荷も軽減され，また，葺く際も簡易にできる。
という顕著な作用効果が奏されると主張する。
(2)　しかし，引用例１ないし３によれば，上記①については，引用発明２及び引用発明３において，上記②については，引用発明１において，また，上記③については，引用発明３及び周知技術（乙１）において既に奏されている作用効果であると認められる。


平成１４年（行ケ）第６５２号　審決取消請求事件
平成１６年２月１２日判決言渡、平成１６年１月２９日口頭弁論終結
判　　　　決
原　　　告　          住友電気工業株式会社
訴訟代理人弁理士　　　西川繁明
被　　　告　　　　　　特許庁長官　今井康夫
指定代理人　　　　　　中島次一、一色由美子、井出隆一、林栄二、大橋信彦
主　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
特許庁が訂正２００２－３９１４７号事件について平成１４年１１月２６日にした審決を取り消す、との判決。
第２　事案の概要
１　特許庁における手続の経緯
(1)　本件特許
原告が特許権者である本件特許第３００３８３７号（発明の名称「架橋性ポリエチレン組成物及び電線、ケーブル」）は、平成６年９月７日に特許出願され（特願平６－２４０５５２号）、平成１１年１１月１９日に設定登録された。
(2)　異議
本件特許について、平成１２年７月２７日異議の申立てがあり（異議２０００－７２９０５号）、原告は、平成１３年１月９日に訂正請求をしたが、平成１３年１１月１５日、「訂正を認める。特許第３００３８３７号の請求項１ないし３にかかる特許を取り消す。」との決定を受けた（平成１３年１２月５日原告に謄本送達）ので、同月２８日に同決定の取消を求める訴訟（東京高裁平成１３年（行ケ）第５９５号）を提起した。
（3)　訂正審判
原告は、上記取消訴訟の提起後に、特許明細書の特許請求の範囲を下記2(2)のとおり訂正（本件訂正）することを等を目的とする訂正審判の請求をした（訂正２００２－３９１４７号。訂正後の発明の名称「被覆層を具えた電線またはケーブル」）が、特許庁は、平成１４年１１月２６日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本を平成１４年１２月６日に原告に送達した。
２　特許請求の範囲
(1)　登録時の明細書のもの
【請求項１】エチレンとブテン－１の共重合体であり、温度１９０℃、荷重２１６００ｇで測定したメルトインデックスが４５ｇ／１０分以上、１６０ｇ／１０分以下である直鎖状低密度ポリエチレンと、シラン化合物、有機過酸化物及びシラノール縮合触媒からなることを特徴とする架橋性ポリエチレン組成物。【請求項２】平均粒径が０．０５ｍｍ～２．０ｍｍのグラニュー状直鎖状ポリエチレンを用いたことを特徴とする請求項１記載の架橋性ポリエチレン組成物。【請求項３】請求項１ないし、請求項２の架橋性ポリエチレン組成物の被覆層を具え、該被覆層が架橋されていることを特徴とする電線、ケーブル。
(2)　訂正審判請求書添付の訂正明細書のもの
【請求項１】エチレンとブテン－１の共重合体であり、温度１９０℃、荷重２１６００ｇで測定したメルトインデックスが４５ｇ／１０分以上、１６０ｇ／１０分以下である直鎖状低密度ポリエチレンとシラン化合物と有機過酸化物とシラノール縮合触媒を成形用押出機に一括または別々に供給し、被覆層を成形した後、水分と接触させて架橋してなる被覆層を具えた電線またはケーブル。【請求項２】直鎖状低密度ポリエチレンが、平均粒径が０．０５ｍｍ～２．０ｍｍのグラニュー状直鎖状ポリエチレンである請求項１記載の電線またはケーブル。」（上記請求項１、２をそれぞれ「訂正請求項１」、「訂正請求項２」といい、その発明をそれぞれ「訂正発明１」、「訂正発明２」という。なお、以下において登録時の請求項に係る発明と本件訂正後の請求項に係る発明を特に区別せず「本件発明」と呼ぶことがある。）
３　審決の理由の要旨
審決は、訂正発明１、２と刊行物１（特開昭５４－１３２６４８号公報。甲５）に記載された発明とを対比し、訂正発明１、２は、いずれも刊行物１に記載された発明（特許法２９条１項３号）であって、特許出願の際独立して特許を受けることのできないものであるから、訂正は認められない、とした。
(1)　原告に対し通知された拒絶理由の要点
（訂正発明１について）
訂正請求項１の記載は、「エチレンとブテン－１の共重合体であり、温度１９０℃、荷重２１６００ｇで測定したメルトインデックスが４５ｇ／１０分以上、１６０ｇ／１０分以下である直鎖状低密度ポリエチレンとシラン化合物と有機過酸化物とシラノール縮合触媒を成形用押出機に一括してまたは別々に供給し、被覆層を成形した後、水分と接触させて架橋してなる被覆層」と表現することにより、発明とされるものが、被覆層の製造方法を規定した上で（以下「本件製法要件」という。）、被覆層を具えた電線又はケーブルという構造を規定しているものである。訂正請求項１に係る発明が、製造方法の発明ではなく、物の発明であることは訂正請求項１の記載から明らかである。
訂正請求項１に係る発明が、物の発明である以上、本件製法要件は、物の製造方法の発明の要件として記載されたものではなく、被覆層を具えた電線又はケーブルという物の構成を特定するために規定されたものという以上の意味は有しない。訂正後の明細書の記載を検討しても、本件製法要件は、訂正発明１の対象となる物の構成、すなわち「被覆層を具えた電線またはケーブル」を特定する上では、被覆層の原材料が限定された物性の直鎖状低密度ポリエチレンであること及び被覆層が水分と接触させて架橋してなる点以外には何らの意味も有しない要件である。訂正発明１と刊行物１記載の発明（特に実施例１）とを物の構成という点で対比すると、訂正請求項１の直鎖状低密度ポリエチレンは、刊行物１の「ネオゼックス２０１５Ｍ」を包含するものであり、同請求項の「水分と接触させて架橋してなる」は、刊行物１の「シラン変性架橋」と一致する。結局、刊行物１に記載の架橋処理後に得られたケーブルは、訂正請求項１に規定された物の構造としての要件を全て満たすことになるから、訂正発明１は刊行物１に記載された発明である。
（訂正発明２について）


訂正請求項２は、訂正請求項１を引用し、直鎖状低密度ポリエチレンが平均粒径０．０５mm～２．０mmのグラニュー状直鎖状ポリエチレンと技術的に限定しているが、この限定要件は、「被覆層を具えた電線またはケーブル」の構成として特定する上では、訂正明細書の記載（詳細な説明）に何も反映されていない。すなわち、この限定要件は、物の構成として特定する上では、何らの意味も有しない要件である。
したがって、訂正発明２は、訂正発明１と何ら変わるところがなく、訂正発明１と同一の理由により、刊行物１に記載された発明である。
(2)　審決の判断（理由の「［３］判断」）の要点
原告は、訂正発明１、２について、「特定の製造方法」が物の構成を特定するものである旨主張しているが、訂正発明の詳細な説明にはそのような説明がないから、採用しない。
また、訂正発明１について、参考例１と実施例３を対比すると、「特定の製造方法」の採用による差異が一応認められるが、実施例３は本件発明の一部にすぎず、この対比では本件発明全体において、「特定の製造方法」が物の構成を特定しているものとすることができない。
したがって、先に通知した理由のとおり、訂正発明１、２は刊行物１に記載された発明である。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
１　取消事由１（本件発明１と刊行物１記載の発明との対比における認定判断の誤り）
(1)　原材料の違い
審決は、被覆層の製造方法を規定した本件製法要件は、「被覆層を具えた電線またはケーブル」という物の構成を特定する上では、被覆層の原材料が限定された物性の直鎖状低密度ポリエチレンであること、及び被覆層が水分と接触させて架橋してなる点以外には、何らの意味も有しない要件であるとした上で、訂正発明１は刊行物１記載の発明と原材料が同一であり、刊行物１に記載された発明であると認定した。しかし、これは、訂正発明１と刊行物１記載の発明との間の原材料の違い、ひいては被覆層の組成の違いを看過しており、誤りである。訂正発明１は、被覆層の原材料として、「エチレンとブテン－１の共重合体であり、温度１９０℃、荷重２１６００ｇで測定したメルトインデックスが４５ｇ／１０分以上、１６０ｇ／１０分以下である直鎖状低密度ポリエチレン」（以下「特定の直鎖状低密度ポリエチレン」と略称する。）を単独で使用する点に重要な特徴を有している。この特定の直鎖状低密度ポリエチレンを単独で使用する態様は、刊行物１には記載されていない。
確かに、刊行物１の特許請求の範囲第２項には、「ポリオレフィンとしてエチレン－α－オレフィン共重合体（Ａ）が単独で用いられる特許請求の範囲第１項記載のシラン変性架橋ポリオレフィンの製造方法。」と記載されているが（この請求項は補正で追加されたものである。）、刊行物１において、エチレン－α－オレフィン共重合体（Ａ）を単独で使用する態様とは、実際には、高圧法ポリエチレンをブレンド（混合）する態様を意味している。
すなわち、刊行物１の第１表によれば、実施例１のポリオレフィン配合割合は、エチレン－α－オレフィン共重合体が１００重量部、高圧法ポリエチレンが０重量部であるが、実施例１の説明では、エチレン－α－オレフィン共重合体（ネオゼックス　２０１５Ｍ）１００重量部にビニルトリメトキシシラン２重量部、ジクミルパーオキサイド０．１５重量部を添加して得た混合物を押出機から押し出し、シラン変性ポリオレフィンのペレットを調製し（第１工程）、次いで、このシラン変性ポリオレフィン９５重量部に高圧法ポリエチレン、ジブチル錫ジラウレート及び４、４’－チオビス（３－メチル－４－ｔｅｒｔブチル）フェノールを１００：１：２の重量比で含む触媒マスターバッチ５重量部を添加混合し、電線加工機によりケーブルを作製した（第２工程）とされており、実際には、触媒マスターバッチの形態で約５重量部の高圧法ポリエチレンをブレンドした混合物が使用されている。
また、刊行物１には、特殊ポリオレフィン（低密度のエチレン－α－オレフィン共重合体）のケーブルヘの加工性が十分ではないため、高圧法ポリエチレンを混合した組成物をシラン変性に供することがより望ましいことが記載されており（甲５の３頁右上欄１５行～左下欄６行）、実施例２～４では、高圧法ポリエチレンを５０～９０重量部もの高い配合割合で混合している（甲５の第１表）。以上の記載を総合的に考慮すると、刊行物１において、エチレン－α－オレフィン共重合体を「単独で使用する」こととは、実際には、少なくとも約５重量部の高圧法ポリエチレンをブレンドした混合物の使用を意味していると理解される。したがって、刊行物１にエチレン－α－オレフィン共重合体を文字どおり単独で使用する態様が記載されているということはできない。
さらに、刊行物１記載の発明では、実際には、高圧法ポリエチレンをブレンドして使用していることもあって、そのケーブル物性の伸びの値は、本件発明と同じＪＩＳ　Ｃ－３６０５によって測定して、最高値が４３４％（甲５の第１表、実施例１）にすぎず、訂正明細書の実施例１～６はもとより、同じ２工程方式を採用している訂正明細書の参考例１の４９０％よりも著しく低くなっている。以上によれば、被覆層の原材料が、訂正発明１では、特定の直鎖状低密度ポリエチレンであるのに対して、刊行物１では、エチレン－α－オレフィン共重合体（広く直鎖状低密度ポリエチレンを含む。）と高圧法ポリエチレンとの組成物である点で、両者は明らかに相違しており、刊行物１に記載の架橋後に得られたケーブルは、訂正発明１に規定された物の構造としての要件をすべて満たすものではないことが明らかである。
(2)　製法による限定を含まないものとして訂正発明１を解釈した誤りア　シラン変性架橋ポリオレフィンの被覆層の製造方法としては、Ａ．ポリオレフィン、シラン化合物及び有機過酸化物からシラン変成ポリオレフィン（のペレット）を製造する工程（第１工程）、得られたシラン変成ポリオレフィンにシラノール縮合触媒を加えて成形用押出機に供給して成形品を製造する工程（第２工程）を経てから、成形品を水分と接触させて架橋して被覆層を製造する方法（以下「２工程方式」という。）と、Ｂ．上記材料を成形用押出機に供給して成形品を製造し、この成形品を水分と接触させて架橋して被覆層を製造する方法（以下「１工程方式」という。）がある。
訂正請求項１は、製造方法による物の特定を含む請求項、すなわち、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームであり、そこに記載された「被覆層」は、訂正請求項１記載の原材料を「成形用押出機に一括又は別々に供給し被覆層を形成する」という１工程方式で形成されたものを、水分と接触させて架橋することにより得られたものと解釈されるべきである。


（ア）プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、①製造方法による物の特定の仕方が明確であり（発明の範囲の明確性）、かつ、②特許の対象を当該製造方法に限定して解釈すべき事情が明瞭に存する場合には、製造方法により限定された物の発明を規定するものとして許容されるべきである。
訂正請求項１は、以下に述べるとおり、上記①、②の２要件を満たしている。①　訂正請求項の記載によれば、訂正発明１は、原材料が特定の直鎖状低密度ポリエチレンに限定されていること、及び、１工程方式でシラン変性する方法を採用するものであることが明瞭である。さらに、訂正発明１には、シラン変性後、シラン変性直鎖状低密度ポリエチレンを水分と接触させて架橋することが規定されており、最終製品が、架橋シラン変性直鎖状低密度ポリエチレンの被覆層を具えた電線又はケーブルであることが明確に規定されている。
なお、１工程方式自体は、公知のシラン変性架橋法であって、当業者であれば訂正請求項１の規定により当該製造方法を明確に理解することができる。②　訂正発明１の「被覆層を具えた電線またはケーブル」は、同じ特定の直鎖状低密度ポリエチレンを用いて２工程方式により製造されたケーブルと被覆層を構成する原料組成が同じである点で、上位概念では区別がつかないが、訂正明細書の参考例１と実施例３とを対比すると、両者はメルトインデックスが６５．０ｇ／１０分の同じ直鎖状低密度ポリエチレンを用いているにもかかわらず、２工程方式を採用した参考例１の成形品に比べて、１工程方式を採用している実施例３の成形品は、ほぼ同じ抗張力が得られるとともに、伸びが約１００％向上して可撓性が顕著に優れ（４９０％から５８７％）、加熱変形率も１．５％低くなって耐熱性が改善されている（１４．２％から１２．７％）。特に、伸びが高いことは、可撓性が要求されるケーブルにとって技術的に重要である。
このような両者の物性上の顕著な差異は、１工程方式による成形品と２工程方式による成形品とで、物が相違していることを明らかに示している。しかし、現段階においては、訂正発明１の物について、被覆層の化学的構造等によって２工程方式による物と区別して直接的に定義することができない。（イ）以上のように、訂正発明１は、物の製造方法によって物自体を特定することに例外的に合理性が認められる場合に該当する。すなわち、訂正発明１の被覆層は、原材料とシラン変性架橋プロセスから見て、前述の１工程方式又は２工程方式により製造され得るものであって、これらの方式以外の他の製造方法は、実質的に存在しない。しかも、訂正明細書には、刊行物１に記載の２工程方式で得られたものが参考例１（比較実験例）として、訂正発明１の１工程方式により得られたもの（実施例１～６）と対比して示され（甲４の２、７頁表１）、訂正発明１の被覆層が２工程方式ではなく１工程方式により製造されたものを意味することが客観的に明確である。そして、これらの２つの方式以外の他の製造方法は存在しないから、訂正発明１で規定する物が、物自体として製法要件とは無関係に広く解釈される余地はない。訂正発明１の物を製法要件を加味して解釈することは、特許法３６条５項の規定にも適合する。
さらに、出願の経緯を考慮することが許されるならば、訂正発明１は、もともと組成物（物）の発明として特許権が付与され、その後、刊行物１記載の物との明瞭な区別化の必要によって、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを採用するに至ったものであり、カテゴリーを製法に変更することが許されないという事情が存在する。
以上によれば、訂正発明１は、特許の対象を当該製造方法に限定して解釈すべき特段の事情が存することが明らかであるから、特許性（新規性、進歩性）を判断する上で、製法要件を考慮することが妥当かつ必要である。
イ　審決の誤り
審決は、「請求人は、請求項１及び２にかかる発明について、『特定の製造方法』が物の構成を特定する旨主張しているが、本件発明の詳細な説明にはそのような説明はないから、この主張は採用しない。」（審決４頁下から６行～４行）と判断する。しかし、訂正明細書には、１工程方式が明瞭に記載されており（甲４の【００１１】）、実施例においても１工程方式の製造方法が具体的に記載され、さらに、参考例１との対比実験により、訂正発明１のものが顕著に改善されたケーブル物性を有し、物としての新規性を有することが明らかであるから、審決の前記判断は失当である。
審決は、「また、請求項１に係る発明について、参考例１と実施例３とを対比すると、『特定の製造方法』の採用による効果の差が一応認められるが、実施例３は本件発明の一部にすぎず、この対比では本件発明全体において、『特定の製造方法』が物の構成を特定しているものとすることはできない。」（審決４頁下から３行～５頁１行）と判断している。
しかし、「魚住剛作成の実験成績証明書」（平成１５年２月２６日付け、甲７）には、参考例１及び実施例３で使用しているのとは異なる直鎖状低密度ポリエチレンを用いた場合においても、１工程方式によるもののケーブル物性が、破断伸びの点で、２工程方式によるもののケーブル物性に比べて顕著に優れているとの実験結果が示されている。
このように、同じ直鎖状低密度ポリエチレンを用いた場合に、２工程方式に対する１工程方式の物性上の優位性は明らかである。
訂正明細書の実施例１～６と参考例１とを対比しても、様々なメルトインデックスを有する直鎖状低密度ポリエチレンを用いて１工程方式でケーブルを作製した場合（実施例１～６）、いずれのケーブルも、参考例１の２工程方式により得られたケーブルに比べて、優れた伸び（可撓性）を示している。これらの実験結果は、本件訂正発明１で規定する１工程方式によれば、特定の直鎖状低密度ポリエチレンと組み合わせることにより効果の差異があり、製造方法により物を特定できることが明らかである。したがって、審決の前記判断は、失当である。２　取消事由２（訂正発明２と刊行物１記載の発明との対比判断の誤り）刊行物１には、グラニュー状のエチレン－α－オレフィン共重合体を使用することは記載されていない。
他方、訂正明細書には、グラニュー状の特定の直鎖状低密度ポリエチレンを使用することにより、ケーブル物性の伸び及び加熱変形率が顕著に改善された被覆ケーブルの得られることが示されている（甲４の１の表１の実施例４）。しかも、訂正明細書の特許請求の範囲には、当初からグラニュー状直鎖状低密度ポリエチレンを使用することが規定されており、このような顕著に優れた物性を有するケーブルに着目し、明細書に記載していたことが明らかである。刊行物１には、このような顕著に優れた物性を有するケーブルは記載されていない。
したがって、訂正発明１について述べたのと同じ理由に加えて、上記の理由により、訂正発明２は、刊行物１に記載された発明ではない。


第４　被告の反論の要点
１　取消事由１に対して
(1)　原材料について
刊行物１に、エチレン－α－オレフィン共重合体（Ａ）を単独で用いる旨の記載があることは原告も認めており、当業者は、そのような記載があれば、たとえ実施例で他のポリエチレンが少量使用されていたとしても、他のポリエチレンを使用することなく実施することができるというべきであるから、他のポリエチレンを使用しないことも「刊行物１に記載された発明」に該当する。
(2)　製法限定を含む請求項の解釈
原告は、本件発明の対象を当該製造方法に限定して解釈すべき特段の事情があるから、特許性を判断する上で、製法要件を考慮すべきである旨主張する。しかし、刊行物１には、１工程方式の製造方法を示す「シラノール縮合触媒はポリオレフィンとシランの反応前・・・・・に混入することができる。」（甲５の４頁左下欄７～９行）との記載があり、１工程方式の製造方法についても新規性はないから、本件発明の対象を１工程方式の製造方法によって作られたものに限定して解釈すべき特段の事情があるものではない。
原告の主張は、「物の発明」において、製法限定要件を付加すること、及び、それにより特許の対象を製造方法に限定して解釈することを求めているものであるが、本件のように当該製造方法に限定して解釈すべき特段の事情が認められない場合には、原告の主張は「物の発明」を「物を生産する方法の発明」に実質的に訂正（変更）すること求めているに等しく、現行法においては認められないものである（特許法２条３項１号、３号、１２６条）。
また、原告は、訂正明細書には１工程方式が明瞭に記載されているので、審決が「請求人は、請求項１及び２にかかる発明について、『特定の製造方法』が物の構成を特定する旨主張しているが、本件発明の詳細な説明にはそのような説明はないから、この主張は採用しない。」としたことは誤りであると主張する。しかしながら、「いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの形により特許を得ようとする者は、発明の対象を製法としないで物とすることを何らかの理由で自ら選択した以上、当該物は当該製法によって製造された物に限られることを主張するなら、そのことを出願に係る明細書に明示すべきであり」（東京高等裁判所第６民事部平成１４年６月１１日判決・平成１３年（行ケ）第８４号）、訂正明細書には本件発明１、２に係る物が当該製造方法（１工程方式）によって製造された物に限られる旨の記載はないから、上記原告の主張は失当である。なお、甲７の実験成績証明書は、１工程方式のものが２工程方式のものよりも優れた伸びを示す場合があることを示すとしても、単にある条件の事例にすぎないものであり、これをもって本件発明全体において「特定の製造方法」が物の構成を特定しているものとすることはできないことに変わりはない。２　取消事由２（訂正発明２と刊行物１記載発明の対比判断の誤り）について審決の認定判断に誤りはない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１について
(1)　刊行物１における「原材料」について
原告は、刊行物１（甲５）には、被覆層の原材料として、訂正請求項１に記載された特定の直鎖状低密度ポリエチレンを高圧法ポリエチレンと混合して使用する態様しか記載されておらず、単独で使用する態様は記載されていないと主張する。ア　刊行物１には、次の記載が認められる（下線は判決による付加）。
（特許請求の範囲）
「１．中圧法又は低圧法によって製造されかつ密度が０．９１０ないし０．９４５ｇ／ｃｍ３のエチレン－α－オレフィン共重合体（Ａ）を１０重量％以上含むポリオレフィンを、遊離ラジカル生成化合物の存在下、１４０℃以上の温度で、シラン化合物と反応させ、次いでこのシラン変成ポリオレフィンをシラノール触媒の存在下、水と接触させることを特徴とするシラン変成架橋ポリオレフィンの製造方法。
２．ポリオレフィンとしてエチレン－α－オレフィン共重合体（Ａ）が単独で用いられる特許請求の範囲第１項記載のシラン変成架橋ポリオレフィンの製造方法。」
（甲５末尾の手続補正書部分）
（発明の詳細な説明）
「本発明においてシラン変成に供されるポリオレフィンとしては、中、低圧法によって製造された密度０．９１０ないし０．９４５ｇ／ｃｍ３のエチレン－α－オレフィン共重合体（以下特殊ポリオレフィンという）単独か、あるいは該特殊ポリオレフィンと他のポリオレフィン、具体的には高圧法ポリエチレン、及び／又はエチレン－酢酸ビニル共重合体、エチレン－アクリル酸エチル共重合体等のエチレン－不飽和エステル共重合体若しくはその変性体との混合物であって樹脂混合物中の特殊ポリオレフィン含量が１０重量％以上のもの、・・・が挙げられる。また本発明においては、これらシラン変成に供するポリオレフィンに、・・・加工助剤として少量のポリプロピレン、高密度ポリエチレンを加えてもよい。」（甲５の２頁左下欄１２行～右下欄１０行）
「本発明において用いられる特殊ポリオレフィンを更に詳しく説明すると、特殊ポリオレフィンとは、エチレンとプロピレン、ブテン－１、・・・等のα－オレフィンとを原料として合成されたエチレンを主体としたエチレン－α－オレフィン共重合体であって、中圧法、又は低圧法例えばフィリップス法、チーグラー法あるいはその類似方法によって製造され、かつその密度（ＪＩＳＫ６７６０に規定された方法により測定された密度）が０．９１０ないし０．９４５ｇ／ｃｍ３のものである。かかる特殊ポリオレフィンは広く実用化されているが、市販されているものとしては、例えば三井石油化学工業株式会社製商品名ネオゼックスが知られている。」（同２頁右下欄１１行～３頁左上欄６行）、
「本発明における架橋物の伸びの改善効果はシラン変成に供するポリオレフィンとしてこの特殊ポリオレフィンを単独で使用する場合はもちろん、この特殊ポリオレフィンと高圧法ポリエチレンなどの他のポリオレフィンとの混合物であって、特殊ポリオレフィンを１０重量％以上含むポリオレフィン混合物を使用する場合も十分発揮される。特殊ポリオレフィン含量が１０重量％以下では、シラン変成架橋物の伸びの改善効果がなく好ましくない。」（同３頁右上欄５～１４行）「本発明で得られるシラン変成架橋ポリオレフィンを電力ケーブルとして使用する場合シラン変成に供するポリオレフィンとして、前記特殊ポリオレフィン単独はもちろん使用可能であるが、特殊ポリオレフィン単独のシラン変成物は、架橋後の伸びはすぐれているが、メルトインデックス（Ｍ．Ｉ．）が非常に少さく、ケーブルへの加工性が必ずしも十分とは言えない。従って架橋物の伸び特性を改善し、しかもシラン変成物の加工性を改善するためには、前記特殊ポリオレフィンに高圧法ポリエチレンを混合した組成物をシラン変成に供することがより望ましい。」（同３頁右上欄１５行～左下欄６行）


イ　上記記載（特に下線部）によれば、刊行物１の特許請求の範囲第２項及び発明の詳細な説明には、「特殊ポリオレフィン」、すなわち、特定の密度（その密度は、訂正発明１の直鎖状低密度ポリエチレンの密度と重複する範囲のものと認められ、原告はその点については争っていない。）を有する、中、低圧法によって製造されたエチレン－α－オレフィン共重合体（α－オレフィンとして訂正発明１のブテン－１も含まれている。）を単独で使用する態様が刊行物１の発明に包含されるものとして明記されていると認められる。
原告は、実施例等の具体例に、中、低圧法のエチレン－α－オレフィン共重合体を単独で用いた場合がないと主張するが、刊行物１の発明の詳細な説明中には「前記特殊ポリオレフィン単独はもちろん使用可能であるが」との記載があるのであるから、単独で使用した実施例が記載されていないという理由によっては、単独で使用する態様が記載されていないということはできない。以上のとおり、訂正発明１と刊行物１記載の発明との間に原材料について相違があるということはできない。
(2)　製法による限定を含まないものとして訂正発明１を解釈したことが誤りであ
る旨の主張について
原告は、訂正発明１の被覆層は、１工程方式で製造されるものに限定されるのであるから、審決が、訂正発明１を製法による限定を含まないものとして解釈して刊行物１に記載された発明との対比判断をしたことは誤りである旨主張する。しかし、以下に示すとおり、原告の上記主張は、理由がない。ア　本件特許の訂正請求項１は、「エチレンとブテン－１の共重合体であり、温度１９０℃、荷重２１６００ｇで測定したメルトインデックスが４５ｇ／１０分以上、１６０ｇ／１０分以下である直鎖状低密度ポリエチレンとシラン化合物と有機過酸化物とシラノール縮合触媒を成形用押出機に一括または別々に供給し、被覆層を成形した後、水分と接触させて架橋してなる被覆層を具えた電線またはケーブル。」との表現により、発明とされるものが特定の被覆層を具えた電線またはケーブルであること（物の発明）を明らかにしつつ、その被覆層が、(a)エチレンとブテン－１の共重合体であり、温度１９０℃、荷重２１６００ｇで測定したメルトインデックスが４５ｇ／１０分以上、１６０ｇ／１０分以下である直鎖状低密度ポリエチレンと、(b)シラン化合物と、(c)有機過酸化物と、(d)シラノール縮合触媒を、「成形用押出機に一括または別々に供給し、被覆層を成形した後、水分と接触させて架橋してなる」ことを規定しているものである。
訂正請求項１の記載において、(a)ないし(d)の材料（成分）を成形用押出機に一括または別々に供給し、被覆層を成形した後、水分と接触させて架橋してなる被覆層とすることは、被覆層の製造方法を記載したもの（この製造方法の記載を審決に倣い「本件製法要件」という。）であるが、訂正発明１が物の発明であることからすれば、本件製法要件は、訂正発明１における「被覆層を具えた電線またはケーブル」を物として特定するために規定されたという以上の意味を有し得ないと解することが相当である（したがって、訂正発明１の特許要件となる新規性、進歩性を判断する場合において、本件製法要件については、それが発明の対象となる物の構成を特定するための要件としてどのような意味を有するかという観点から検討する必要はあるものの、それ以上に、その製造方法自体が公知技術との対比において新規性、進歩性を有するかを検討する必要はない。なお、これは、特許請求の範囲に製法記載を含む発明の特許性（新規性、進歩性等）を判断する場合についていえることであって、侵害事件において製法記載を含む特許請求の範囲と侵害被疑物件とを対比して技術的範囲への属否を判断する際に、これとは別の観点から、特許発明の技術的範囲を当該製法記載により限定されたものとして解釈すべき場合があることを否定するものではない。）。
イ　ところで、①審決は、本件製法要件は、訂正発明の対象となる物の構成、すなわち、「被覆層を具えた電線またはケーブル」という発明の対象となる物の構成を特定する上では、（ⅰ）被覆層の原材料が特定の直鎖状低密度ポリエチレンであること、及び（ⅱ）被覆層が水分と接触させて架橋してなる点以外には意味を有しておらず、訂正発明１の特許性を考えるに当たっては、上記（ⅰ）、（ⅱ）の要件によって特定される物（特に「被覆層」）の構成という点についてのみ公知技術との対比判断をすれば足りるとの前提に立って、訂正発明１と刊行物１記載の発明とを対比したのに対し、②原告は、本件製法要件は、上記（ⅰ）、（ⅱ）の要件の他に、（ⅲ）直鎖状低密度ポリエチレンを有機過酸化物の存在下にシラン化合物と反応させるシラン変性工程と押出成形とが１工程で行われること（１工程方式）を規定していると主張し、訂正請求項１はこれら（ⅰ）ないし（ⅲ）の要件によって物の構成を特定しているものであるから、審決が訂正発明１と刊行物１記載の発明との対比において１工程方式という製法を考慮に入れなかったことは、誤りであると主張する。
本件では、「直鎖状低密度ポリエチレンとシラン化合物と有機過酸化物とシラノール縮合触媒を成形用押出機に一括又は別々に供給し、被覆層を成形した後」という訂正請求項１の記載が、訂正発明１における被覆層の形成方法として、２工程方式とは区別されたものとしての１工程方式を規定したものと解釈できるかどうかにまずもって問題があるが、以下では、ひとまず原告の主張に沿って、上記記載が１工程方式を規定したものであるとした場合に、訂正発明１の被覆層が１工程方式という製法によって特定された被覆層と解釈されるべきである旨の原告の主張の当否を検討することとする。


ウ　まず、訂正明細書（甲４の２）を検討すると、発明の詳細な説明には、「直鎖状ポリエチレンをシラン変性して架橋成形物を得る方法には、特公昭４８－１７１１号に示されるような、直鎖状ポリエチレンとシラン化合物と有機過酸化物を単軸押出機、二軸押出機、バンバリーミキサー、ニーダー等任意の混合装置で混合してシラン変性した直鎖状低密度ポリエチレンをつくり、成形時にシラノール縮合触媒を添加し、水分と接触させる方法があるが、本発明では、特開昭５１－８２３６１号に示されるような、直鎖状低密度ポリエチレンとシラン加工物と有機過酸化物とシラノール縮合触媒を成形用押出機に一括または別々に供給し、成形品を成形した後、水分と接触させて架橋する方法を採用する。」（【００１１】）と記載されており、これによれば、シラン変性架橋ポリオレフィン成形物の製造方法として、２工程方式も１工程方式も共に本件特許出願当時には公知のものとして出願人（原告）に認識されていたことが明らかである。
そして、訂正明細書には、訂正請求項１に規定された特定の直鎖状低密度ポリエチレンを用いて被覆層を形成する例として、１工程方式と２工程方式の双方の実例が示されており（１工程方式につき実施例１ないし６【００１３】～【００１８】、２工程方式につき参考例１【００１２】）、発明の詳細な説明欄の全記載を検討しても、電線又はケーブルの被覆層を１工程方式で形成した場合と２工程方式で形成した場合とで、被覆層自体に相違があることを述べた記載はなく、このことを示唆する記載もない。
かえって、①登録時明細書（甲３）には、段落【０００５】に「【課題を解決するための手段】本発明は、・・・特定の直鎖状低密度ポリエチレンをベースポリマーとして用いることによって、加工性、機械的強度、耐熱性が改善されることを見出したもので」（【０００５】）という、発明の特徴が特定の直鎖状低密度ポリエチレンの使用にあることを示唆する記載があり、さらに、段落【００１１】に、「直鎖状低密度ポリエチレンをシラン変性して架橋成形物を得る方法には、特公昭４８－１７１１号に示されるような、・・・シラン変性した直鎖状低密度ポリエチレンをつくり、成形時にシラノール縮合触媒を添加し、水分と接触させて架橋する方法であってもよく、又特開昭５１－８２３６１号に示されるような、直鎖状低密度ポリエチレンとシラン化合物と有機過酸化物とシラノール縮合触媒を成形用押出機に一括または別々に供給し、成形品を成形した後、水分と接触させて架橋する方法でもかまわない。」として、直鎖状低密度ポリエチレンの架橋成形物を得る方法として１工程方式と２工程方式の双方が言及され、そのいずれの工程を採用してもかまわないという趣旨が述べられていたこと、②訂正明細書における参考例１（２工程方式）は、登録時の明細書においては、実施例とされていたものであること（甲３及び甲４の１、２によれば、登録時明細書の実施例１がその後、参考例１に訂正され、これに伴って、訂正明細書の段落【００１１】の記載が「・・本発明では、特開昭５１－８２３６１号公報に示されるような、直鎖状低密度ポリエチレンとシラン化合物と有機過酸化物とシラノール縮合触媒を成形用押出機に一括または別々に供給し、成形品を成形した後、水分と接触させて架橋する方法を採用する。」という記載に訂正されたことが認められる。）からすると、登録時明細書までは、出願人（原告）自身の認識においても、１工程方式か２工程方式かという製造方法が本件発明における被覆層の化学的構造、組織、性質等を特定する上で意義のあるものとはされていなかったことが推認されるのである。原告は、訂正明細書においては、２工程方式により得られたものが参考例１として、１工程方式により得られたもの（実施例１～６）と対比して示されているから、訂正発明１の被覆層が２工程方式ではなく１工程方式により製造されたものを意味することは明確であると主張するが、訂正明細書には、段落【００１２】の【実施例】との表題の下に、「参考例１」として、シラン変性された直鎖状低密度ポリエチレンのペレットを押出機で押し出し、被覆層を具えたケーブルを成形したことが記載され、表１に参考例１、実施例１～６及び比較例１～６のそれぞれの物性値が示されているのみであって、このような訂正明細書の記載態様からは、参考例１が実施例１～６とは製造方法の相違により物自体が異なるものとして、１工程方式による実施例と対比して示されていることが当業者に明確であるとは認めることができない。
以上検討したところによれば、訂正明細書の訂正請求項１には、原告の主張するところの１工程方式を規定したものと読む余地のある記載が存在するものの、その発明の詳細な説明には、１工程方式という製法が発明の対象とされた電線またはケーブルの被覆層の構造、性質等の物としての構成を特定する上で特段の意義を有する要件であることを示す記載はないのであって、結局、１工程方式という製法が被覆層の物としての構成を特定する上で意義のある要件であることは、訂正明細書の記載からは当業者には明らかでないというべきである。そうである以上、１工程方式という製造方法は、訂正発明１における被覆層の物としての構成を特定する上で意義のある要件と認めることはできない。この点、審決は、訂正請求項１の記載中の被覆層の製造方法を規定した部分（本件製法要件）は、「訂正後の明細書の記載を検討しても、訂正発明１の対象となる物の構成・・・を特定する上では、被覆層の原材料が限定された物性の直鎖状ポリエチレンであること及び被覆層が水分と接触させて架橋させてなる点以外には何らの意味も有しない要件である。」として、訂正発明１と刊行物１記載の発明とを原材料及び被覆層の架橋方法の点で比較した上、「刊行物１記載の架橋処理後に得られたケーブルは、訂正請求項１に規定された物の構造としての要件をすべて満たすことになるから、訂正発明１は刊行物１に記載された発明である。」と判断しており、その判断に誤りはない。


エ　原告は、訂正発明１は、「その物の製造方法によって物自体を特定することに、例外的に合理性が認められる」場合に該当するから、訂正発明１における被覆層は１工程方式によるものに限定されると主張する。しかしながら「製造方法によって物を特定することに例外的に合理性が認められる」場合に該当するか否かは、特許請求の範囲中の製造方法の記載が、当該物の構造、性質その他の物を特定するための直接的な指標を記載する代わりに、当該製造方法によって物自体を特定するために記載されたものであることが、当業者に理解可能なように明細書に記載されている場合に初めて問題となる事項というべきところ、本件の訂正明細書には、そもそも、原告の主張する「１工程方式」が発明の対象とされる物の構成を特定する上で意義のある要件であることは明らかにされていないのであるから、被覆層を形成する方法（１工程方式か２工程方式か）は、訂正発明１の対象とされる「被覆層を具えた電線またはケーブル」という物の構成を特定する上では、特段の意義を有しない要件とみるべきものである。原告の上記主張は採用することができない。
オ　なお、原告は、ケーブルの物性に関する評価結果を記載した訂正明細書の表１及び甲７の実験成績証明書に依拠して、１工程方式による被覆層と２工程方式による被覆層とでは、原材料が同じであっても、ケーブルの物性値は前者の方が顕著に改善されているから、物性値の相違により、両者の物が相違することが明らかであると主張するので、念のため、この点についても検討すると、次のとおりである。
（ア）訂正明細書の表１に示された実施例１～６と参考例１のケーブルの物性値を検討すると、１工程方式で製造された訂正発明１の実施品のうち、グラニュー状の原料を使用していない実施例１～３、５、６における抗張力、伸び、加熱変形率というケーブルの物性には幅があり（抗張力２．０５～２．３５ｋｇ／ｍｍ２、伸
び５５０～６７３％、加熱変形率１１．８～１８．９％）、それらが同一の化学構造グループを形成しているものと直ちに認めることはできない。さらに、それらの値を２工程方式の参考例１（抗張力２．３５ｋｇ／ｍｍ
２、伸び
４９０％、加熱変形率１４．２％）と比べてみても、抗張力、加熱変形率には重複があり、１工程方式によるものと２工程方式によるものとの性質の違いが画然としているものとは認められない。
結局、表１に示されたケーブルの物性値を検討しても、原料のメルトインデックスの相違による性質の相違としては説明できないほどの工程による性質の相違があるとは認められない。
（イ）甲７の実験成績証明書によれば、１工程方式で作製したケーブル（実験１）と２工程方式で作製したケーブル（実験２）とを比較したとき、前者の伸びは後者の１．３６倍（６０７／４４６）程度であるとする記載が認められるが、この１組の比較だけでは、ベースポリマーの性質の相違（メルトインデックス等）にかかわらず、１工程方式のものが２工程方式に比して優れた効果を奏するかどうか不明といわざるを得ない。甲７の実験結果は、結局、原材料の特定の配合と特定の条件下における物性値の違いを示すものにすぎず、１工程方式か２工程方式かの工程の相違によって物自体が異なることを裏付けるに足りるものではない。（ウ）以上によれば、ケーブルの物性値の比較によっても、被覆層が１工程方式で製造されるものと２工程方式で製造されるものとが物自体として異なるとまではいうことができない。
(3)　まとめ
以上のとおりであるから、取消事由１は理由がない。
２　取消事由２（訂正発明２と刊行物１記載の発明との対比における判断の誤り）について
原告は、刊行物１にはグラニュー状の原料を使用することについて記載はなく、訂正発明２に係る発明のケーブルは顕著に優れた物性を有するものであるから、刊行物１に記載された発明であると判断した審決は誤りである旨主張している。訂正発明２は、訂正発明１と同様に物（被覆層を具えた電線又はケーブル）を対象とした発明であり、その特許請求の範囲に、被覆層を製造する方法（請求項１と同じ）を規定し、さらに、当該製造方法に使用する直鎖状低密度ポリエチレンが特定粒径のグラニュー状であることを記載したものである。しかし、訂正明細書には、直鎖状低密度ポリエチレンとして特定粒径のグラニュー状のものを使用する意義についての記載はなく、グラニュー状の直鎖状低密度ポリエチレンを原料として使用した実施例と、グラニュー状ではない原料を使用した実施例との間で、物性値を比較しても（ただし、メルトインデックスの同じものが使用されていないので、正確な比較にはならない。）、例えば、①実施例４の原料（グラニュー状）のメルトインデックス６３．７、ケーブルの抗張力２．３５ｋｇ
／ｍｍ
２、伸び６９０％、加熱変形率１１．８％に対して、②実施例３の原料（ペレット）のメルトインデックス６５．０、ケーブルの抗張力２．３０ｋｇ／ｍｍ
２、伸
び５８７％、加熱変形率１２．７％、③参考例１（２工程方式）の原料（ペレット）のメルトインデックス６５．０、ケーブルの抗張力２．３５ｋｇ／ｍｍ
２、伸び
４９０％、加熱変形率１４．２％のように、ケーブルの抗張力はほぼ同じで、伸びが１．１８倍（６９０／５８７）、１．４１倍（６９０／４９０）、加熱変形率９３％（１１．８／１２．７）、８３％（１１．８／１４．２）となり、グラニュー状のものを原料としたことによる特段の物性の違いがあるとまでは認められない。
したがって、訂正請求項１における直鎖状低密度ポリエチレンを、訂正請求項２においてさらに特定の「グラニュー状」に限定した点が、「被覆層を具えた電線又はケーブル」を物の構成として特定する上では何らの意味も有しない限定要件であるとした審決の認定に誤りはなく、その認定に基づいて、訂正発明２も刊行物１に記載された発明であるとした審決の判断にも誤りはない。よって、取消事由２も理由がない。
３　結論
以上、原告主張の取消事由１、２はいずれも理由がないから、請求は棄却されるべきである。
東京高等裁判所第１８民事部
裁判長裁判官　　　塚　　原　　朋　　一
裁判官　　　古　　城　　春　　実
裁判官　　　田　　中　　昌　　利


主　　　　文
１　原判決中，控訴人敗訴の部分を取り消す。
２　被控訴人の請求を棄却する。
３　訴訟費用は，第１，２審を通じて被控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１　控訴の趣旨
主文と同旨
第２　事案の概要と争点
１　事案の概要は，次のとおりである。
(1)　被控訴人は，別紙約束手形目録記載の裏書の連続した約束手形２通（手形金額合計１億２０００万円）の最終所持人であり，第１裏書人欄に記載のある控訴人に対し，裏書をしたと主張して，遡求権を行使し，１億２０００万円及びこれに対する満期から支払済みまでの法定利息の支払を求めたとこ
ろ，
(2)　控訴人は，裏書はＣがした，控訴人名下の「Ａ」の印影も控訴人の印鑑によるものではなく，Ｃが勝手に購入した印鑑を押したものであると主張し
て，自己の責任を否認し，
(3)　原判決は，
ア　控訴人の自署による裏書を認めたが，
イ　金額欄は白地であってその補充権は，１通につき３５０万円であったと
認めて，
ウ　合計７００万円と満期から支払済みまでの法定利息の支払を命じる限度で，被控訴人の請求を認容した。
(4)　控訴人のみが，原判決に対し控訴している。
２　当審での最大の争点は，
(1)　控訴人が裏書人欄に自署したかどうか（争点１），(2)　仮に，そうでなく，Ｃが控訴人名で裏書（署名代行）したとしても，控訴人からその権限を授与されていたものかどうか（当審における新主張。争点２）
である。
第３　請求の原因（被控訴人）
１　被控訴人は，別紙約束手形目録記載の裏書（拒絶証書不要の記載がある。）の連続した約束手形２通（甲１及び２の各１・２。手形番号は，Ａ６１６９２８とＡ６１６９４６。記載内容は２通とも同じ。以下「本件各手形」という。）を所持している。
２(1)　控訴人は，本件各手形の第１裏書人欄に自署した（甲１及び２の各１）。
(2)　（仮に，控訴人が自署したのでないとしても，）ア　控訴人は，Ｃに対し，控訴人名の裏書署名を代行する権限を授与した。イ　Ｃは，本件各手形に控訴人名で裏書をした。
３　よって，本件各手形の最終所持人である被控訴人は，裏書人の控訴人に対し，手形法７７条１項４号，４３条柱書本文に基づく遡求権を行使して，同法４８条１項１号所定の本件各手形の金額合計１億２０００万円及びこれに対する同項２号所定の本件各手形の満期である平成１２年１１月２５日から支払済みまで年６分の割合による利息の支払を求める。
第４　請求の原因に対する認否及び主張（控訴人）
１　１は知らない。
２(1)　２(1)は否認する。控訴人は，第１裏書人欄に署名も，記名捺印もしていない。
(2)　(2)アは否認し，イは認める。
３(1)ア　控訴人は，平成１０年８月ころ，Ｄ株式会社（以下「Ｄ」という。）取締役のＣから，「Ｄの資金繰りのためである，取立てには出さない，期日前には絶対返却する。」との条件で，金額・受取人・振出日・支払期日の各欄を白地とした約束手形２通の借用依頼があった。控訴人は，これを信じて，自己の勤務先の上司Ｅに依頼して，同人が代表取締役を勤める株式会社Ｆ（以下「Ｆ」という。）から振り出してもらった，金額・受取人・振出日・支払期日の各欄を白地とした白地手形２通（乙１の１・２。後日白地部分が補充されたものが本件各手形である。）をＣに貸与した。
イ　平成１０年８月２８日，Ｃから，同白地部分につき，１通は，金額を３５０万円，支払期日を平成１１年１月２５日と，もう１通は，金額を３５０万円，支払期日を平成１０年１２月１０日とそれぞれ補充したとの電話連絡とともに，ファックスで手形２通の表部分が送信されてきた（乙２）。
ウ　控訴人は，平成１１年１月３０日，Ｃに上記手形２通の返還を求めたところ，買い戻して破棄したとの報告を受けて安心していた。しかるに，本件訴訟が提起された。
(2)　Ｃは，本件各手形の第１裏書人欄に，控訴人名を勝手に書き込み，かつ，栃木県足利市にある有限会社Ｇで購入した「Ａ」と刻んだ印鑑を勝手に押して，控訴人名の裏書を記載した。控訴人が，Ｃに署名代行の権限を授与していなかったことはいうまでもない。
第５　当裁判所の判断
１　証拠〔甲１及び２の各１・２〕によれば，請求の原因１の事実が認められる。
２　事実経過
証拠〔甲１及び２の各１・２，３，４，５の１・２，６～３９，乙１の１・２，２，６（原審での控訴人陳述書），７～１４，１６，２１（当審での控訴人陳述書），２２（Ｈ陳述書），原審・当審証人Ｉの各証言（以下「原審Ｉ証言」，「当審Ｉ証言」という。），当審証人Ｈの証言（以下「Ｈ証言」という。），当審における控訴人本人尋問の結果（以下「控訴人供述」という。），原審福岡地方裁判所平成１２年(手ﾜ)第１３２号事件に併合された同年(ﾜ)第４１４９号（同年(ﾜ)第４５８３号を併合した。以下「被併合事件」という。）甲６の１～３，５，７及び８の各１～３，９の１～５，１０及び１１の各１～３〕によれば，次のとおり認められる（以下丸付き数字は通し番号である。）。
(1)　当事者の関係
①　ＩとＣ


昭和６０年ころ，Ｉ（通称「Ｊ」。以下「Ｉ」という。福岡市所在）は，株式会社Ｊのオーナー（会長）として時計や宝飾品の販売業を営んでいた。同社は，部下のＣが副会長をし，Ｋの五反田支店や赤坂支店に預金をしていた。なお，Ｉは，金融業も営んでいた。
②　控訴人，ＩとＣ
そのころ，Ｋの五反田支店長をしていた控訴人は，同組合副理事長の紹介で，ＩやＣと知り合い，以後，一緒に食事をしたりするような友人関係になった。
③　控訴人，Ｌ，ＥとＦ
控訴人は，平成８年５月，本店営業部の管理部長を最後に，行員生活３５年に終止符をうって退職し，翌６月，Ｌ株式会社（以下「Ｌ」という。当時の代表取締役はＭ。その子Ｅが取締役）に入社し，財務担当・管理部長に就任し，Ｅのもとで働くことになった（現在も同役職）。当時，Ｅは，Ｆ（不動産の売買，仲介等を営業目的として，昭和６０年３月１４日に成立した会社である。平成１４年１２月３日商法４０６条ノ３第１項の規定により解散した。）の代表取締役でもあったが，Ｌとの間に，資本関係その他でのつながりはなかった。
〔①から③まで，乙１６，２１，原審及び当審のＩ証言，控訴人供述〕
(2)　Ｄの設立
④　Ｄの役員
Ｃは，平成８年ごろまで株式会社Ｊにおいて，Ｉの下で仕事をしていたが，同社退職後，不動産業経営に乗り出し，同年４月，墓地，霊園の開発並びに企画，設計，施工，墓地，霊園の永代使用権の販売等の事業を目的として，栃木県足利市に本店をおくＤを設立し（控訴人も発起人として２００万円を出資），
ア　代表取締役にＮ（Ｃの妻），
イ　専務取締役にＨ（Ｃの息子），
ウ　取締役にＣとＢ（控訴人の息子）
がそれぞれ就任し，栃木県足利市等の現場で仕事を開始した。
⑤　控訴人のＣ，Ｄへの貸付け
控訴人は，Ｄ設立前はＣに個人的に，設立後はＤに合計１億円を超える貸付けをしていたが，Ｄの運営や経営には関与しなかった。〔④から⑤まで，甲３，４，乙１４，２１，２２，原審及び当審Ｉ証言，Ｈ証言，
控訴人供述〕
(3)　本件各手形振出しとＩがこれを取得するまで
⑥　ＣからＩへの融資依頼
ア　Ｉは，Ｃに対し，株式会社Ｊ時代を含め，Ｄの事業に関連して，１億円を超える貸付けをしていた。
イ　Ｃ（栃木県足利市所在）は，しばしば，金策を依頼したりするために，福岡市にＩを訪ね，同市所在のシーホークホテルで食事をするなど親しく交際していた。
ウ　平成１０年６月下旬ころ，Ｉは，Ｃから，霊園事業のために，控訴人からの借入分をいったん返却すればより大きな融資が得られる，そのつなぎ資金として６０００万円を貸して欲しい，同金員は控訴人への返却分と工事代金である，同借入れができたなら，Ｉに対する以前からの借入金６０００万円と合わせて１億２０００万円を弁済するとの申し出を受けたが，手元に資金を有していなかったので，いったんこれを断った。
⑦　以後，Ｉは，同年８月初めころまでしばしば，Ｃから，電話で上記借入れへの協力依頼を受け，その際，担保として，共通の友人である控訴人が関係している会社から金額６０００万円の約束手形２通（合計１億２０００万円）を振り出してもらい，それに控訴人の裏書をしてもらうとの話を聞かされ，そうであればこれに応じてもよいとの意向を示した。〔⑥から⑦まで，甲４，原審及び当審Ｉ証言，被併合事件甲６の１～５，７及び８
の各１～３，９の１～５，１０及び１１の各１～３〕
⑧　本件各手形振出しとＣへの交付
ア　Ｅは，かねて，Ｌにおける部下の控訴人からＤの事業内容を聞き，またＣとも面識があり，Ｄの資金繰りについての協力依頼を受けたり，控訴人とＣからの要請を受けてＤの霊園造成工事の業者を紹介したりしたこともあって，Ｄの事情も知っていた。
イ　同年８月ころ，控訴人は，Ｃから，「Ｄの霊園造成代金支払の資金繰りのために借入れをする必要があり，その条件として約束手形２通を担保に求められている。約束手形１通につき限度額は３５０万円で，借金の担保に預けるだけで譲渡はしない，取立てにも回さない，期日前に間違いなく返還して迷惑をかけないから，金額・受取人・振出日・支払期日の各欄白地の約束手形２通を用立てて欲しい。」旨懇願された。ウ　控訴人は，勤務先の上司Ｅに，イの趣旨を伝えて依頼したところ，Ｅは自己が代表者であるＦの約束手形であれば手形を貸してもよいと言って，金額・受取人・振出日・支払期日の各欄がいずれも白地の約束手形２通を振り出し（乙１の１・２。これが，後日白地部分が補充され，本件請求の原因となっている本件各手形である。），控訴人に交付した。エ　控訴人は，同年８月１３日ころ，Ｃに，白地部分を補充したらコピーをくれるように念を押して，上記手形２通をＣに交付した。〔アからエまで，乙１の１・２，６，２１，控訴人供述〕
⑨　ＩからＣへの６０００万円の融資
ア　同年８月初めころ，Ｉは，Ｃから，⑦で言及した担保に供する手形はこういうものだと言って，金額・受取人・振出日・支払期日の各欄を白地とした本件各手形２通がファックス送信されてきたのを受け取った。
イ　ＩとＣ間の合意と６０００万円貸付けの履行
そこで，Ｉは，Ｃの申し出を受けて，新たに６０００万円を貸し付けること，貸付けは複数回に分けること，これに以前からの借入金６０
００万円を合わせた１億２０００万円について，


(ｱ)　うち６０００万円を，返済期限を平成１１年９月末日とすること，利息は残存額に対し月４％の割合とし，毎月１０日と２０日に２
％ずつ支払うこと，
(ｲ)　うち６０００万円を，返済期限を平成１２年７月末日とすること，利息は同１１年１０月末日より完済まで毎月１２０万円を支払う
こと，
等で合意し，妻のＯ名義でＣに対し，同年８月１０日７６０万円（甲６），同月１９日１９２０万円（甲７），同年９月９日１０００万円（甲８），同月１１日８８０万円（甲９）を順次貸し付けた。なお，最終貸付日は同月２０日ころであった。
〔アからイまで，甲５の１・２，６～９，原審及び当審Ｉ証言，被併合事件甲６の
４，９の４〕
⑩　本件各手形のＣからＩへの交付
ア　平成１０年８月１４日，Ｉは，Ｃに対し，よく利用する（⑥イ参照）シーホークホテルで会って，現金８００万円余を交付し，引き換えに，⑧ウのとおり控訴人から取得した白地手形２通（本件各手形）を受け取ったが，そのときの記載内容は，次のとおりであった。(ｱ)　上記白地部分のうち金額欄は６０００万円と記載されていた。(ｲ)　受取人・振出日・支払期日の各欄は白地のままであった。(ｳ)　第１裏書人欄（控訴人の裏書）から第３裏書人欄まで別紙のとおり記載されていた。
イ　Ｉは，Ｃに対し，さらに支払期日欄の記載を求めたが，Ｃから，後日，控訴人と相談して決め，連絡を入れる，と聞いて了解した。ウ　その後，Ｉ（通称Ｊ）は，Ｃから，⑨イの合意をしたためた同月１９日付け念書（甲５の２）とともに，お礼の書状（甲５の１）が同封された郵便を受け取った。
〔アからウまで，甲５の１・２，原審及び当審Ｉ証言，被併合事件甲６の４，９の
４〕
⑪　同月２８日，控訴人が⑧エで念を押したことの実行を催促したところ，Ｃから，１通は，支払期日を平成１０年１２月１０日，金額を３５０万円と，もう１通は，支払期日を平成１１年１月２５日，金額を３５０万円とそれぞれ記載したとの電話連絡とともに，収入印紙欄には各１０００円の印紙（印紙税法３条１項所定の印紙分）が貼付された本件各手形の表部分のみ（乙２）がファックス送信されてきた（⑩ア及び⑯から分かるとおり，この各記載事項は，策を弄して作成された虚偽のものであった。）。しかし，同手形の裏の部分は，控訴人の催促にもかかわらず，ファックス送信をしてこなかった。
〔乙２，６，２１，控訴人供述〕
⑫　控訴人は，⑪のとおりの記載がされた手形が利用されたのであろうと考え，約束どおり，最終支払期日（平成１１年１月２５日）には本件各手形を返還してもらえると思っていたが，期日までに返還されなかったので，平成１１年１月３０日，Ｃに本件各手形の返還を求めたところ，Ｃから，買い戻して破棄したとの報告を受けたので，これを信用して安心していた。
〔乙６，２１，控訴人供述〕
⑬　Ｉ，Ｃと被控訴人
ア　平成１１年７月，Ｉは，Ｃから懇請されて，Ｄの工事代金４０００万円の融資を別途用立てしたが，うち３０００万円は，１５年来の知人である被控訴人（福岡市所在）から借り入れたものであった。イ　Ｉは，以前にも被控訴人から５６００万円を借り入れていた手前，アの際，Ｃから，直接，被控訴人にＤの霊園事業について説明させ，併せ
て，
(ｱ)　事業成功の暁には，Ｃが，Ｉに⑨イの６０００万円の返済とは別
に，事業利益の３分の１のお礼を渡すこと，
(ｲ)　Ｉはそのうち半分を被控訴人に渡すこと
等を三者間で話して，被控訴人の了解を得た。
⑭　Ｉは，Ｃから，⑨イ(ｱ)のとおり，平成１１年９月末日までに６０００万円の返済を受けたら，とりあえず，うち３０００万円を被控訴人に返済し，順次残りの借入金を返済する心づもりでいた。
〔⑬から⑭まで，原審Ｉ証言〕
(4)　被控訴人が本件各手形を取得した経緯
⑮ア　Ｃは，Ｉに対し，平成１２年２月ころまでは，⑨イ(ｲ)に基づく月１２０万円の利息を振込入金していた。
イ　しかしながら，⑨イ(ｱ)の元金６０００万円については，返済期限の平成１１年９月末日が到来しても支払わず，種々弁解をしては返済しないことを繰り返した。
ウ　次に履行を約束した平成１２年９月２０日にも支払がなかったことから，Ｉも当てがはずれた。
エ　Ｉは，被控訴人から⑬アの返済を迫られ，苦境に陥った。Ｃの弁解を被控訴人に伝えてはいたが，Ｉも言い訳に窮し，夫婦で相談の上，妻のＯ名義で，本件各手形を被控訴人あてに裏書譲渡することにし，第４裏書人欄に同女の署名，捺印を得て，同月下旬，被控訴人に交付した。⑯　被控訴人による受取人・振出日・支払期日の各欄の補充ア　Ｃは，Ｉに対し，最終支払期限を平成１２年１１月２０日と約束したので，これをＩから聞いた被控訴人は，Ｉに対し，同日までに支払がなければ本件各手形を取立てに回すので，白地欄を決めて欲しいと要求した。
イ　平成１２年１１月１０日，ＩがこのことをＣに伝えると，Ｃは，控訴人と相談して連絡すると言った。翌朝，Ｃから支払期日欄は同月２５日でよいとＩに連絡があり，Ｉは，受け取った日が平成１０年８月１４日であることとともに被控訴人に伝えた。
ウ　そこで，被控訴人は，本件各手形の白地の受取人欄に控訴人名を，振出日欄に平成１０年８月１４日と，支払期日欄に平成１２年１１月２５日とそれぞれ記載した。
(5)　本件訴えの提起など


⑰　平成１２年１１月２０日，Ｉは妻Ｏとともに，Ｄの事務所（Ｃの自宅）にＣを訪ねて支払を催促したが，支払を受けられず，その後，Ｃは，Ｉらから姿をくらまして，支払をしないままになった。このころまで，Ｄの実権を握って経営をしていたのはＣであった。
〔⑮から⑰まで，原審及び当審Ｉ証言，Ｈ証言〕
⑱　控訴人は，平成１２年１２月２９日本件訴状の送達を受けた。
〔本件記録〕
⑲　Ｈは，ＤからＣを排除すべく，平成１２年１１月１１日付けでＣ及びＮの辞任届（乙１２，１３）を提出させ，平成１４年５月，控訴人及びＨが同社の代表取締役に就任して，Ｃの影響力を排除し，同年９月１３日，Ｃを告訴（乙７～１１）した（なお，平成１２年６月，本店を群馬県藤岡市に移転）。
〔乙７～１３，Ｈ証言，控訴人供述〕
３　争点１（控訴人の自署による裏書の有無）について(1)　控訴人は，本件各手形（甲１及び２の各１）の第１裏書人欄の控訴人名の署名，捺印につき，控訴人は，自署ではない，署名したのはＣである，印影も自分の印鑑によるものではなく，Ｃが勝手に購入した「Ａ」名の印鑑による印影であると主張する。
ア　控訴人の陳述書（乙２１（第２の２項，第３の１項））及び当審での供述（１２５～１２９項）は，上記主張に沿うものである。イ　Ｃの主張（本件に併合された福岡地方裁判所平成１３年(ﾜ)第５６１号事件の第３回口頭弁論期日でＣが陳述した平成１３年３月１５日付け準備書面２ページ参照）も，上記主張に沿うものである。
ウ　証拠〔乙１７，１８の１・２，１９，２１～２３，控訴人供述〕によれ
ば，
(ｱ)　控訴人は，Ｃが足利市の有限会社Ｇで控訴人名の印鑑を作ったと言っていたことから，原判決で敗訴した後，その確認のために調査に入っ
たところ，
(ｲ)　Ｄの事務所のＣの机の中から，製作者が同店名の「Ｃ様」あての紙袋（乙１７）に入った印鑑（乙２３）と，同店発行の「Ｃ様」あての請求書２通（１通は平成１０年８月５日付けのＤ用のもの（乙１８の１），もう１通が同月７日付けの本件各手形の控訴人名裏書に使用された「Ａ」という印影になる印鑑と同一の印鑑３０００円分（乙１８の２）である。）と，同請求書に対応する同店発行の同月１１日付けＤあ
て領収証（乙１９）が発見された
ことが認められる（なお，平成１０年８月当時も，Ｄの経営や経理などの実権はＣがすべてを握っていたことは２⑰で認定したとおり。）。エ　そして，本件各手形の第１裏書人欄の控訴人名の筆跡を，当審における控訴人本人尋問の際の宣誓書中の控訴人の自署部分及び当審訴訟代理人弁護士あての委任状の署名（控訴人の自署と思料される。）と比較対照してみても，これが同一人の筆跡になるものとは認め難い。
(2)　結論
ア　２の認定事実及び３(1)の点を総合勘案すれば，(ｱ)　控訴人の裏書が控訴人によって自署されたものとも，控訴人名下の印影が控訴人の印鑑によって捺印（手形法８２条参照）されたものとも
言い難く，
(ｲ)　かえって，Ｃが本件各手形の各第１裏書人欄に控訴人名で裏書し，Ｃが勝手に作った控訴人名の印鑑を使用して，控訴人名下に捺印したものと認められる。
イ　確かに，上記認定判断に反し，原審Ｉ証言（６４～７２・１５０～１６２・１６７項）及び当審Ｉ証言（４５～５３・１６１～１７０項）は，２⑩で認定した，平成１０年８月１４日，同人がＣとシーホークホテルで会
って本件各手形の交付を受けた際，
(ｱ)　Ｃが控訴人に電話し，
(ｲ)　途中でＣに代わって，Ｉも直接控訴人と電話で話をし，その声色から控訴人であると判断したのみならず，控訴人の裏書が間違いないとの
返事を受けた
旨証言する。
ウ　しかしながら，同証言部分は，次のとおりの理由でこれを採用できない。
(ｱ)　同証人は，Ｃが控訴人に電話をしている途中に代わった（原審Ｉ証言６８項，当審Ｉ証言１７６～１７７項）というのであるが，電話の相手が控訴人であることを担保するものはない。
(ｲ)　同証人は，２①②で認定したとおり，昭和６０年ころ控訴人と知り合い，以後，顧客として面識があったとはいえ，控訴人と最後に会ったのは，平成８年ころであり（乙６（９項），原審Ｉ証言１６３～１６８項），その前も更に４，５年前に１回会っただけである（控訴人供述３７～４０項）。
(ｳ)　Ｉと控訴人なる人物との電話での会話の内容というものも，「お体は大丈夫ですか。Ｃさんから手形２通いただきますけど，裏書は間違いありませんか。」（原審Ｉ証言７０～７１項）という簡単なもので，控訴人でなければ返答できない内容とはいえず，Ｃが第三者を控訴人に仕立てて電話に応じさせた可能性も否定できない。
(ｴ)　他方，控訴人は，陳述書（乙６（７項），２１（第５））において，Ｉが電話の確認を取った平成１０年８月１４日には，新潟県の湯沢に家族と滞在していたもので，その所在をＣやＩに知らせていなかったとして，Ｉとの上記電話確認（本件各手形の裏書の確認）があったことを否定する。


平成１４年（行ケ）第４６３号　特許取消決定取消請求事件
平成１５年１１月２５日口頭弁論終結
判　　　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　　　三洋電機株式会社
訴訟代理人弁理士　　　　　山　　　口　　　隆　　　生
被　　　　　　告　　　　　特許庁長官　今井康夫
指定代理人　　　　　　    和　　　泉　　　　　　　等同　　　　　　　　　　　　小　　　曳　　　満　　　昭同　　　　　　　　　　　　田　　　中　　　秀　　　夫同　　　　　　　　　　　　涌　　　井　　　幸　　　一
主　　　　　　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
特許庁が異議２００１－７３３７５号事件について平成１４年７月２３日にした特許取消決定を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「電気掃除機の床用吸込具」とする特許第３１７７３０３号の特許（平成４年６月２９日特許出願（以下「本件出願」という。），平成１３年４月６日特許権設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は２である。）の特許権者である。
本件特許について，特許異議の申立てがなされ，その申立ては，異議２００１－７３３７５号事件として審理された。原告は，この審理の過程で，本件出願の願書に添付した明細書の訂正（以下「本件訂正」といい，訂正後の全文訂正明細書を，願書に添付した図面と併せて「本件明細書」という。）を請求した。特許庁は，平成１４年７月２３日に，「訂正を認める。特許第３１７７３０３号の請求項１ないし２に係る特許を取り消す。」との決定をし，同年８月１３日にその謄本を原告に送達した。
２　特許請求の範囲（本件訂正後のもの。いずれも，下線部分が本件訂正により加入された部分である。）
「【請求項１】底面に開口を有する吸込具本体と，前記開口に臨ませて吸込具本体に収納された回転ブラシとを備え，前記回転ブラシは，回転中心に対して相対向する位置に長手方向に一対の溝が形成された回転体と，前記溝の一方に配設されたブラシ部材と，前記溝の他方に配設された弾性材製の薄板状のブレードとからなり，前記ブレードの回転半径を，前記ブラシ部材の回転半径よりも小さく，且つ前記吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法に形成したことを特徴とする電気掃除機の床用吸込具。」（以下「本件発明１」という。）
「【請求項２】底面に開口を有する吸込具本体と，前記開口に臨ませて吸込具本体に収納された回転ブラシとを備え，前記回転ブラシは，回転中心に対して相対向する位置に長手方向に形成された一対の溝が略等間隔複数対形成された回転体と，対の溝に配設されたブラシ部材と，他の対の溝に配設された弾性材製の薄板状のブレードとからなり，前記ブレードの回転半径を，前記ブラシ部材の回転半径よりも小さく，且つ前記吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法に形成したことを特徴とする電気掃除機の床用吸込具。」（以下「本件発明２」という。）
３　決定の理由
別紙決定書の写し記載のとおりである。要するに，①本件発明１は，本件出願前の出願であって，本件出願後に出願公開された特願平３－２１１８４３号の願書に最初に添付した明細書又は図面（以下，これらを併せて「先願明細書１」という。甲第４号証（特開平５－４９５６６号公報）は，その内容を示す特許公報である。）に記載された発明（以下「先願発明１」という。）と同一の発明であり，②本件発明２は，本件出願前の出願であって，本件出願後に出願公開された特願平４－６３２１１号の願書に最初に添付した明細書及び図面（以下，これらを併せて「先願明細書２」という。甲第５号証（特開平５－２６１０３６号公報）は，その内容を示す特許公報である。）に記載された発明（以下「先願発明２」という。）と同一の発明であるから，いずれも，特許法２９条の２の規定に該当し，特許を受けることができない，というものである。
(1)　決定が上記結論を導くに当たり認定した本件発明１と先願発明１との一致点と一応の相違点は，次のとおりである。
（一致点）
底面に開口を有する吸込具本体と，前記開口に臨ませて吸込具本体に収納された回転ブラシとを備え，前記回転ブラシは，回転中心に対して相対向する位置に長手方向に一対の溝が形成された回転体と，前記溝の一方に配設されたブラシ部材と，前記溝の他方に配設された弾性材製の薄板状のブレードとからなり，前記ブレードの回転半径を，前記ブラシ部材の回転半径よりも小さく形成したことを特徴
とする電気掃除機の床用吸込具，である点
（一応の相違点）
前記ブレードの回転半径を，本件発明１は，「吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法に形成」したのに対し，先願発明１は，その点が明瞭でない点(2)　決定が上記結論を導くに当たり認定した本件発明２と先願発明２との一致点と一応の相違点は，次のとおりである。
（一致点）


底面に開口を有する吸込具本体と，前記開口に臨ませて吸込具本体に収納された回転ブラシとを備え，前記回転ブラシは，回転中心に対して相対向する位置に長手方向に形成された一対の溝が略等間隔複数対形成された回転体と，対の溝に配設されたブラシ部材と，他の対の溝に配設された弾性材製の薄板状のブレードとからなり，前記ブレードの回転半径を，前記ブラシ部材の回転半径よりも小さくしたことを特徴とする電気掃除機の床用吸込具，である点
（一応の相違点）
前記ブレードの回転半径を，本件発明２は「吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法に形成」したのに対し，先願発明２は，その点が明瞭でない点
第３　原告主張の決定取消事由の要点
決定は，本件発明１と先願発明１との相違点（決定のいう「一応の相違点」）についての判断を誤り，本件発明２と先願発明２との相違点（決定のいう「一応の相違点」）についての判断を誤ったものであり，これらの誤りが，それぞれ各請求項についての結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，いずれの請求項についても，違法として取り消されるべきである。
１　本件発明１と先願発明１との相違点についての判断の誤り決定は，本件発明と先願発明１との相違点について，「先願明細書１に記載された発明のブレードも，ブレード先端と床面との間にわずかな隙間を形成しているという本件発明１と同じ構造を有するものであるから（段落【００５３】の記載参照），実質上，ブレードの寸法は吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法に設定されていると認めるのが妥当である。したがって，両者は相違点がなく，同一発明であるものと認められる。」（決定書７頁１０行～１５行）と認定判断した。しかし，この認定判断は，誤りである。
先願明細書１（甲第４号証はその内容を示す特許公報である。）には，「なお，畳面３０上では，吸込力によって畳表が吸い上げられるため，ブラシ部品２４は図４（ｅ）（判決注・別紙図面１参照）の如く回転方向とは逆に湾曲したようになって畳面３０を掃く状態となる。また，ブレード組品２５は畳面３０に当接するが，溝２３ｂ内で揺動して傾動し，図４（ｆ）（判決注・別紙図面１参照）の如く畳面３０を掃く状態となり，ブラシ組品２４とブレード組品２５によって畳面３０が掃除される。」（段落【００５４】）との記載がある。この記載によれば，先願発明１におけるブレード組品２５は積極的に畳を掃いていることになる。このようなブレード組品２５につき，その先端が吸込具本体の開口より引っ込んでいると認めるのは，極めて不合理である。
被告は，先願明細書１の図２３（別紙図面１参照）から，先願発明１において，床面と吸込口本体２の開口とがほぼ同一平面に位置することが認められる，と主張する。しかし，同図の説明は，段落【０００２】で，一般にパワーブラシと呼ばれている床用吸込具の概略構造図の要部断面図として記載されているのみであり，同図が意味するところの詳細は不明である。通常，床用吸込具の底面（吸込口用の開口を含む。）と床面との間には，床用吸込具の車輪等により幾分かの隙間を設けるのが慣用手段であることは，当該技術分野においては極めてよく知られているところである。被告の上記主張は誤りである。
先願発明１においては，畳表が吸込具本体の内側にわずかに吸い上げられることは認められるものの，それだけでは，先願発明１におけるブレードの先端が吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法に設定されている，と認めることはできない。先願発明１において，ブレード組品２５は，じゅうたん２８の中に入り込んで，ゴミをかき上げる機能を奏するものであるから，その先端は，ブラシ組品２４より内側にあるとしても，床面２９に接触しない範囲で可能な限り外側に位置するように設計されるものである。しかも，畳面を清掃する場合には，傾動した上で，積極的に畳３０を掃く状態となるものであるから，畳表が本体内側にわずかに吸い上げられることを期待してブレード先端を吸込具本体の開口から外に出ないように設計する必然性はない。
先願発明１は，ブレードの寸法が吸込具本体から外側へ出る寸法に設計されていると解すべきである。
これに対し，本件発明１において「ブレードの回転半径を，前記ブラシ部材の回転半径よりも小さく，且つ前記吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法に形成」した技術的意義は，ブレードがフローリング床や畳面に当たることのないように，ブレード先端とフローリング床や畳面の間にわずかな隙間を形成するだけでなく，ブレード先端が掃除中に吸込具本体の開口に吸い上げられた畳表に当たらないようにすることにもある。本件発明１においても，畳表が吸込具本体の底面開口より内側に吸い込まれ，不可避的にブレード先端が畳表に接触することがあり得る。しかし，その場合のブレード先端と畳表との接触圧力は，ブレード先端が，吸込具本体の底面より外側で畳表と接触する場合と比べ小さいものとなるので，ブレードの接触による畳表の摩耗は少ない。
決定は，先願発明１の認定を誤り，また，相違点に係る本件発明１の技術的意味も誤認し，その結果，本件発明１と先願発明１とが同一である，との誤った判断をしたものである。
２　本件発明２と先願発明２との相違点についての判断の誤り決定は，本件発明２と先願発明２との相違点について，「先願明細書２に記載された発明のブレードも，ブレード先端と床面との間に僅かな隙間を形成しているという本件発明２と同じ構造を有するものであるから（段落【００２４】，【００５３】の記載参照），実質上，ブレードの寸法は吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法に設定されていると認めるのが妥当である。したがって，両者は相違点がなく，同一発明であるものと認められる。」（決定書８頁４行～９行）と認定判断した。しかし，この認定判断は誤りである。
先願明細書２（甲第５号証はその内容を示す特許公報である。）には，「更に，絨毯の掃除の際には，図９に示す塵埃の掻き上げ効果の高い可橈性を持つブレード１２を設けた回転清掃体１３Ａを吸口カバー４を取外して，回転清掃体１３と交換して用いる事が出来る。ブレード１２の寸法は，掃除面に吸口１を置いたとき，掃除面とブレード１２の間は，僅かな隙間が開く寸法に設定し，フローリング床等の木床上で使用されてもブレード１２が上記，木床で擦れる事のないようにしている。」（段落【００２４】），「また，吸口１底面よりの突出量がブレード１２の突出量よりも，拭きブラシ７１ｄが大きいため，例えばフローリング木床などにある溝等によく入り込むため，溝内に入っている微細塵の捕集効果が高い。」（段落【００５４】）との記載がある。


これらの記載，特に段落【００５４】中の「吸口１底面よりの突出量がブレード１２の突出量よりも，拭きブラシ７１ｄが大きい」との記載によれば，先願発明２においては，ブレードの回転半径が，吸込具本体の開口から外側へ出る寸法に形成されていることは明瞭である。先願発明２におけるブレードの寸法につき，吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法に設定されていると認めることはできない。被告は，「吸口１底面」からブレードが突出するか否かは，設計上の微差にすぎない，と主張する。しかし，設計上の微差とする判断は，決定には何ら示されていない。被告が本訴において，このような主張をすることは許されない。ブレードは，じゅうたんを掃除するときには，じゅうたんの塵埃を有効に掻き出すために，むしろ，その回転半径が大きい方がよい。しかし，フローリング床や畳を掃除するときには，ブレードがフローリング床面や畳面に接触しないようにすることが好ましい。そこで，本件発明２では，ブレードの回転半径を「吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法」としたものである。本件発明２の「ブレードの回転半径を，前記ブラシ部材の回転半径よりも小さく，且つ前記吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法に形成」した技術的意義は，単に，ブレードがフローリング床面や畳面に当たることのないように，ブレード先端とフローリング床面や畳面との間にわずかな隙間を形成することだけにあるのではなく，これに加えて，ブレード先端が掃除中に吸込具本体の開口に吸い上げられた畳表と当たらないようにすることにもある。本件発明２においても，畳表が吸込具本体の底面開口より内側に吸い込まれ，不可避的にブレード先端が畳表に接触することはあり得る。しかし，その場合でも，ブレード先端と畳表との接触圧力は，ブレード先端が，吸込具本体の底面開口より外側で畳表と接触する場合と比べ小さいものとなるので，ブレードの接触による畳表の摩耗は少ない。このように本件発明２と先願発明２との間には作用効果上の明らかな差異がある。両者の差異を設計上の微差であるとすることはできない。
決定は，先願発明２の認定を誤り，相違点に係る本件発明２の構成の技術的意義も誤認し，その結果，相違点について誤った判断をしたものである。
第４　被告の反論の要点
１　本件発明１と先願発明１との相違点についての判断の誤り，の主張について先願明細書１には，「この場合は，ブラシ組品２４とブレード部品２５は前述のじゅうたんの場合と逆の状態となり床面２９ではブラシ組品２４によって掃除される。なお，ブラシ２７はブレード２５ｂより長くしてあり，また，床面２９上では，パワーブラシ１は掃除面より沈み込まないので，ブレード組品２５は，図４（ｄ）の如く床面２９に当接しない。」（段落【００５３】）との記載がある。同記載によれば，ブレード組品２５は，床面上では，床面に当接しない。同明細書の図２３（別紙図面１参照）によれば，床面と吸込口本体２の開口（ソリ３の先端部開口部）とがほぼ同一平面に位置することが認められるから，ブレード組品２５は，吸込口本体の開口から外側へ出ない寸法に設定されていると認めるのが相当である。
原告の引用する先願明細書の段落【００５４】の記載は，畳表が吸込口本体の開口より内側に吸い上げられた結果，畳表が浮き上がってブレード組品２５と当接することをいうものと解すべきである。
２　本件発明２と先願発明２との相違点についての判断の誤り，の主張について先願明細書２には，ブラシ７１の突出に関し，「図２（判決注・別紙図面２参照）で示すように吸口１の車輪１１，及びローラ１０底面より突出しておりフローリング床面等に常に接触する寸法になっている。」（段落【００２０】），「拭きブラシ７１ｄ外径は，ブレード１２外径よりも大きく，且つ，吸口１の吸込口８室底部より突出し，木床や畳などの掃除面に当接するように寸法を設定している。このため掃除面に吸口１を置いたとき掃除面と拭きブラシ７１ｄは常に接触する寸法になっている。」（段落【００５０】）との記載がある。先願明細書２のこれらの記載によれば，同明細書において，「底面」及び「底部」の用語は，「掃除面」の意味でも使用されている。同明細書の段落【００５４】における「吸口１底面」がどの部分を指すのかについては，同明細書中に説明がなく，ブレード１２が「吸口１底面」から突出するという態様又はその技術的意義は不明である。したがって，同段落における記載が原告主張のように「ブレードの回転半径を吸込具本体の開口から外側へ出る寸法に形成されている」ことを意味するものである，と断定することはできない。
仮に，同明細書にいう「吸口１底部」は，「下ケース３の下面」（段落【０００８】）を指すとするのが正しい解釈であるとするならば，段落【００５４】の記載は，開口部である「吸口１底面」からブレードが突出していることを示していると解すべきことになるであろう。しかし，そのように解したとしても，「吸口１底面」からブレードが突出するか否かは，設計上の微差にすぎないというべきである。
先願明細書２の段落【００２４】には，「ブレード１２の寸法は，掃除面に吸口１を置いたとき，掃除面とブレード１２の間は，僅かな隙間が開く寸法に設定し，フローリング床等の木床上で使用されてもブレード１２が上記，木床で擦れる事のないようにしている。」との記載がある。先願発明２において，吸口１底面よりの突出量を，ブレードと拭きブラシとで異ならせる技術的意義が，ブレードが床面に当たらないようにブレード先端と床面とのわずかな隙間を形成したことにあるのは明らかである。
本件発明２において，ブレードの回転半径を，「吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法」とした点の技術的意義は，本件明細書の記載からすると，フローリング床や畳を掃除する場合にブレードがフローリング床面や畳面に当たらないということにあり，他に技術的意義が存在するとは認められないから，上記の点は，ブレードがフローリング床面や畳面に当たることのないように，ブレード先端とフローリング床面や畳面との間にわずかの隙間を形成していることを意味しているにすぎない。
そうだとすると，実質上，両者間に作用効果上の差異は見いだせず，構造上，「ブレードの回転半径」を，「吸込部本体の開口から外側へ出る寸法に形成」するか，「吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法に形成するかの相違は，単なる設計上の微差というほかない。
先願発明２は，ブレード先端と床面との間にわずかな隙間を形成しているという点で本件発明２と同じ構造を有するものであるから，実質上，ブレードの寸法は吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法に設定されているとした決定の認定判断に誤りはない。
第５　当裁判所の判断
１　本件発明１，２の概要


本件明細書（甲第２，第３号証）には，本件発明１，２について次の記載がある。
ア「【産業上の利用分野】
本発明は，回転ブラシを有する電気掃除機の床用吸込具に関するものである。
【従来の技術】
従来，この種の電気掃除機の床用吸込具としては，特開平１－２５９８２４号公報（Ａ４７Ｌ９／０４）に開示されているように，回転ブラシが，回転体と，この回転体に取り付けられたゴム製などのブレードとからなるものが知られている。
このような床用吸込具における回転ブラシのブレードは，掃除すべき箇所がじゅうたん，畳またはフローリング床のいずれの場合でも，掃除面に常に当接するように回転する。」（段落【０００１】～【０００３】）
イ「【発明が解決しようとする課題】
このような床用吸込具にあっては，じゅうたんを掃除する場合は，回転ブラシのブレードが回転してじゅうたんから塵や埃をたたき出し，良好な掃除を行うことができる。しかしながら，畳やフローリング床を掃除する場合は，回転ブラシのブレードが回転することで，畳が摩耗したり，フローリング床に傷がついたりするおそれがあった。
また，回転ブラシの回転体に，ゴム製などのブレードとブラシ部材とを取り付けた床用吸込具が提案されている。この床用吸込具では，回転ブラシのブラシ部材により畳やフローリング床を磨くことができるが，ブレードも畳やフローリング床に当たるため，畳やフローリング床に傷がつくとともに，ブラシ部材の腰が弱いため，塵埃の掻き取り効果が低いという問題があった。本発明は，上記の実情に鑑みてなされたものであり，その目的は，じゅうたん，畳およびフローリング床のいずれの掃除面にも対応することができる電気掃除機の床用吸込具を提供することにある。」（段落【０００４】～【０００６】）
ウ　本件発明１，２は，上記の課題を解決するため，請求項１，２に記載されたとおりの構成を採用した（段落【０００７】～【００１１】）エ「ブレードの回転半径はブラシ部材の回転半径よりも小さい。このため，じゅうたんを掃除するときには吸込具本体あるいは移動用車輪の一部がじゅうたんの中に沈むので，回転するブレードがじゅうたんの塵埃を掻き出す。一方，畳やフローリング床を掃除するときには吸込具本体あるいは移動用車輪は沈まないので，畳やフローリング床には，回転するブレードは触れずに，回転するブラシ部材だけが触れる。そして，ブラシ部材が，畳やフローリング床の塵埃を掻き出すとともに，それらの表面を磨く。」（段落【００１３】）
オ「この床用吸込具Ｍ１は，次のようにして用いられる。すなわち，じゅうたんを掃除する際には，吸込具本体１に取り付けられた車輪１４・１５の一部がじゅうたんの中に沈むので，回転ブラシ４が回転すると，回転するブレード１１がじゅうたんの塵埃を掻き出す。
一方，畳やフローリング床を掃除する際には，吸込具本体１は沈まないので，回転ブラシ４が回転すると，畳やフローリング床には，回転するブレード１１は触れずに，回転するブラシ部材１２だけが触れる。そして，ブラシ部材１２が，畳やフローリング床の塵埃を掻き出すとともに，それらの表面を磨く。このとき，ブラシ部材１２は膨出部１３・１３により挟持されてその腰が強くされているため，塵埃の掻き出しと表面磨きとの効果が大きい。」（段落【００２２】～【００２３】。実施例１についての説明である。）
カ「この床用吸込具Ｍ２は，次のようにして用いられる。すなわち，じゅうたんを掃除する際には，吸込具本体１に取り付けられた車輪１４・１５の一部がじゅうたんの中に沈むので，回転ブラシ２４が回転すると，回転するブレード１１がじゅうたんの塵埃を掻き出す。一方，畳やフローリング床を掃除する際には，吸込具本体１は沈まないので，回転ブラシ２４が回転すると，畳やフローリング床には，回転するブレード１１は触れずに，回転するブラシ部材１２だけが触れる。そして，ブラシ部材１２が，畳やフローリング床の塵埃を掻き出すとともに，それらの表面を磨く。
この床用吸込具Ｍ２は，ブラシ部材１２と比較して重量の大きいブレード１１の回転半径をブラシ部材１２の回転半径よりも小さくしたので，両者の重量差が従来よりも軽減されている。したがって，回転ブラシ２４の回転時に大きな振動や騒音の発生を防止することができる。また，吸込具本体１が沈まない畳やフローリング床の掃除時には，ブレード１１が掃除面に当接せず，傷や摩耗の発生するおそれを防止することができる。」（段落【００２７】～【００２８】。実施例２についての説明である。）
キ「【発明の効果】
本発明の電気掃除機の床用吸込具は，じゅうたん，畳及びフローロング床のいずれの掃除面にも対応することができる。即ち，じゅうたんを掃除する際は，ブレードで塵埃を効率よく掻き出すことができ，畳及びフローリング床を掃除する際は，ブレードが掃除面に当接しないため，畳及びフローリング床を傷つけるおそれがない。」（段落【００３６】）


本件明細書中の上に認定した記載によれば，本件発明１，２は，電気掃除機の床用吸込具において，じゅうたんを掃除する場合に塵や埃をたたき出す役割を果たすブレードが，フローリング床や畳を掃除する場合には，フローリング床面や畳面に当たって傷を付けることがある，との問題点を解決するために，吸込具本体が沈まないフローリング床や畳の掃除をするときに，ブレードとフローリング床面及び畳面との間に隙間が生じるようにすることによって，ブレードがフローリング床面や畳面に当接しないようにしたものである，ということができる。２　本件発明１と先願発明１との相違点についての判断の誤り，の主張について(1)　決定は，本件発明１と先願発明１との一応の相違点として認定した「ブレードの回転半径を，前者（判決注・本件発明１）は「吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法に形成」したのに対し，後者（判決注・先願発明１）は，その点が明瞭でない点」について，「本件発明１において，前記ブレードの回転半径を，「吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法」とした点の技術的意義は，本件特許明細書の記載からすると，床面を掃除する場合にブレードが床面に当たらないということにあり，他に技術的意義が存するとは認められないところ，電気掃除機の一般的な構造からして，床面と吸込具開口（吸込口）面との間にはわずかな隙間しか存在しないことが周知であるから，上記の点は，ブレードが床面に当たることのないように，ブレード先端と床面との間にわずかの隙間を形成していることを意味しているにすぎない。そうだとすると，先願明細書１に記載された発明のブレードも，ブレード先端と床面との間にわずかな隙間を形成しているという本件発明１と同じ構造を有するものであるから（段落【００５３】の記載参照），実質上，ブレードの寸法は吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法に設定されていると認めるのが妥当である。したがって，両者は相違点がなく，同一発明であるものと認められる。」（決定書７頁２行～１５行）と認定判断した。
(2)　原告は，本件発明１において，前記ブレードの回転半径を，「吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法」とした点の技術的意義は，ブレードがフローリング床面や畳面に当たることのないように，ブレード先端とフローリング床面と畳面との間にわずかな隙間を形成することだけにあるのではなく，ブレード先端が掃除中に吸込具本体の開口に吸い上げられた畳表と当たらないようにすることにもある，と主張する。
しかしながら，本件明細書中には，掃除中に吸込具本体の開口に吸い上げられた畳表とブレードとの当接についての記載は全くない。むしろ，畳表は，同明細書において，フローリング床面と全く同じ位置付けで扱われていることが明らかである（甲第２，３号証）。本件明細書のこのような記載状況の下で，ブレード先端が掃除中に吸込具本体の開口に吸い上げられた畳表と当たらないようにすること，を本件発明１の技術的意義とすることはできない。上記１で認定した本件明細書の記載によれば，本件発明１において，ブレードの回転半径を吸込口本体の開口から外側に出ない寸法に形成した，との構成の技術的意義は，床面（フローリング床面や畳面）を掃除する場合にブレードが床面に当たらないということに尽きる，ということができる。弁論の全趣旨によれば，電気掃除機において，床面と吸込具開口（吸込口）との間には隙間が存在すること，しかしその隙間はわずかであることは，周知の事項であると認められるから，上記の技術的意義は，決定のいうように，ブレードが床面に当たることのないように，ブレード先端と床面との間にわずかの隙間を形成することを意味する，と解するほかない。
原告の主張は採用することができない。
(3)　先願明細書１（甲第４号証）には，先願発明１について，「この場合（判決注・床面２９を掃除する場合）は，ブラシ組品２４とブレード組品２５は前述のじゅうたんの場合と逆の状態となり床面２９ではブラシ組品２４によって掃除される。なお，ブラシ２７はブレード２５ｂより長くしてあり，また，床面２９上では，パワーブラシ１は掃除面より沈み込まないので，ブレード組品２５は，図４（ｄ）（判決注・別紙図面１参照）の如く床面２９に当接しない。」（段落【００５３】）との記載がある。この記載によれば，先願発明１において，ブレード先端は床面との間にわずかな隙間を形成しており，この点において本件発明１と同じ構造を有することが明らかである。
原告は，先願発明１において，ブレード先端が床面との間にわずかな隙間を形成しているとしても，ブレードの寸法は，吸込具本体から外側に出る寸法に形成されている，と主張する。
電気掃除機において，床面と吸込具開口（吸込口）との間にはわずかとはいえ隙間が存在することが周知であることは，前述のとおりである。このように，ブレードの先端と床面との間にわずかとはいえ隙間を形成している以上，ブレードの寸法が吸込具本体の開口から外側に出る寸法に形成されているということは，あり得ることである。
しかしながら，先願発明１が先願明細書１の上記記載によって示されるようなものである以上，逆に，そのブレードが，吸込具本体の開口から外側に出る寸法に形成されなければならないものでもないことも自明である。そうだとすれば，先願明細書１に接した当事者は，吸込具本体の開口より内側にとどまる寸法に形成されたブレードをも，そこに開示されていると把握することになるというべきである。
仮に，先願発明１が，ブレードの寸法が吸込具本体の開口から外側に出る寸法に形成された構成のものに限られるとしても，結論に変わりはないというべきである。本件発明１において，ブレードの寸法が吸込具本体の開口から外側に出ない構造としたことの技術的意義は，結局，ブレードの先端と床面との間にわずかな隙間を形成することを意味するにすぎないことは，前述のとおりであることに照らすと，いずれもブレードの先端と床面との間にわずかな隙間を形成している本件発明１と先願発明１において，ブレードの寸法が吸込具本体の開口から外側に出ているか否かの差異は単なる設計上の微差にすぎないとみることができるからである（決定の「先願明細書１に記載された発明のブレードも，ブレード先端と床面との間にわずかな隙間を形成しているという本件発明１と同じ構造を有するものであるから・・・，実質上，ブレードの寸法は吸込具本体の開口から外側へ出ない寸法に設定されていると認めるのが妥当である。」との記載は，先願発明１のブレードの寸法と本件発明１のブレードの寸法との間に差異があったとしても設計上の微差であるにすぎず，実質上同一であると評価することができる，との趣旨を含むものと理解することができる。）。
本件発明１と先願発明１との間の相違点は一応のものにすぎないとした決定に，誤りはない。


平成８年（ワ）第２９６４号　実用新案権侵害行為差止等請求事件
口頭弁論終結の日　平成１４年１１月２９日
判　　　　　　　　　　決
原　　　　　　　　　　告　　　豊和工業株式会社
同訴訟代理人弁護士      　　　太　　　田　　　耕　　　治同　　　　　　　　　　　　　　渡　　　邉　　　一　　　平被　　　　　　　　　　告　　　エスエムシー株式会社同訴訟代理人弁護士     　　　三　　　羽　　　正　　　人同　　　　　　　　　　　　　　宮　　　寺      利　　　幸同補佐人弁理士      　　　　　千　　　葉　　　剛　　　宏
主　　　　　　　　　　文
１　被告は，原告に対し，１億７３８３万９２４０円並びにうち４５６０万円に対する平成８年８月２８日から，うち１億２８２３万９２４０円に対する平成１４年７月２日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２　原告のその余の請求を棄却する。
３　訴訟費用はこれを２分し，それぞれを原告及び被告の各負担とする。４　この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１　請求
被告は，原告に対し，４億２６１４万４０００円並びにうち４５６０万円に対する平成８年８月２８日から，うち３億８０５４万４０００円に対する平成１４年７月２日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
本件は，圧流体シリンダに関する実用新案権を有する原告が，被告に対し，その製造販売する圧流体シリンダが上記権利を侵害すると主張して，損害賠償及びこれに対する訴状送達の日から（請求拡張分については，同申立書送達の日の翌日から）支払済みまで民法所定年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
１　前提事実（当事者間に争いのない事実及び証拠により明らかな事実等）
(1)　当事者
原告と被告は，いずれもシリンダ等の空油圧機器を製造販売することを業とする株式会社である。
(2)　実用新案権
ア　原告は，下記の実用新案権（以下「本件権利」という。また，特に留保のない場合は，その訂正後の請求項１に係る考案を「本件考案」，その訂正後の明細書を「本件明細書」という。）の権利者であった（平成１２年１１月６日存続期間満了）。
登録番号　　　　第２０３５１８２号
考案の名称　　　圧流体シリンダ
出願日　　　　　昭和６０年１１月６日
出願公告日　　　平成４年１２月１０日
登録日　　　　　平成６年１０月６日
訂正審判請求日　平成１０年６月１１日
訂正認容審決　　平成１１年３月９日
請求項の数　　　２
イ　本件明細書の「実用新案登録請求の範囲」の請求項１には，次の記載がある。
「バレルの側壁に軸方向にスリットを有し，該スリットよりバレル内の遊動ピストンに連設されたドライバーの先端が突出し，スリットはスチールバンドにて密封されるようになっている所謂ロッドレスシリンダにおいて，バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみには，その一方の側壁から下方に延びる側壁の下方部にベースを一体に突設し，そのベースの上にピストンの軸芯と平行な棒状の案内レールを一体に突設し，その案内レールには，前記スリットの幅方向の両外側に前記軸芯と平行な案内面を夫々備え，これらの案内面に案内される案内面を有する案内子を前記ドライバーに設けたことを特徴とする圧流体シリンダ。」ウ　本件考案の構成要件を分説すると，下記のとおりとなる（以下，それぞれの構成要件をその符号に従い「構成要件Ａ」のようにいう。）。Ａ　バレルの側壁に軸方向にスリットを有し，該スリットよりバレル内の遊動ピストンに連設されたドライバーの先端が突出し，スリットはスチールバンドにて密封されるようになっている所謂ロッドレスシリンダにおいて，Ｂ　バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみには，その一方の側壁から下方に延びる側壁の下方部にベースを一体に突設し，そのベースの上にピストンの軸芯と平行な棒状の案内レールを一体に突設し，Ｃ　その案内レールには，前記スリットの幅方向の両外側に前記軸芯と平
行な案内面を夫々備え，
Ｄ　これらの案内面に案内される案内面を有する案内子を前記ドライバーに設けたことを特徴とする圧流体シリンダ。
エ　本件考案の作用効果は，下記のとおりとされている。(ア)　バレルのスリットを挾んだ両側の側壁の一方のみには，その一方の側壁から下方に延びる側壁の下方部にベースを一体に突設し，そのベースの上に一体に突設された棒状の案内レールによって案内するようにしたので，ドライバーの移動途中にピストンの軸芯と直角方向の負荷が作用してもドライバーは傾倒することなく正確な直線運動を行うことができる。
(イ)　バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみの側壁に突設したベース上に棒状の案内レールを一体に突設しているので，従来のように案内レールをバレルと別個に設けたものに比べて小型化でき，狭い場所であっても容易に取付けが可能である。


(ウ)　バレルのスリットを挾んだ両側の側壁の一方のみの側壁の下方部に突設したベース上に棒状の案内レールを突設し，その案内レールのスリット幅方向の両外側に案内面を夫々備えているので，圧流体の供給によってバレルがふくれてもドライバーを何ら支障なく案内でき，昀小の摺動抵抗で高精度の移送が可能となる。
(エ)　センサスイッチ等の制御部材は従来と同様に支障なく取付けることができる。
(3)　被告による製造販売行為
被告は，平成７年１月から平成１２年１０月までの間に，別紙イ号物件目録記載のロッドレスシリンダ（以下「イ号物件」という。）を「メカジョイント式高精度ガイド形ロッドレスシリンダＭＹ１Ｈシリーズ」（ＭＹ１Ｈ１０，１６，２０，２５，３２，４０の６種類）として製造販売している。
(4)　手続の経緯
ア　Ｃは，平成５年２月１７日，訂正前の本件考案についての登録異議を申し立てた（甲６）ところ，特許庁は，平成６年７月２６日，同申立ては理由がないとする決定をし（甲８），同考案は，同年１０月６日，登録された（甲２）。イ　被告は，平成８年１０月１７日，訂正前の本件考案の実用新案登録の無効の審判（平成８年審判１７６６１号）を申し立て（乙１），特許庁は，平成１０年４月７日，同考案の登録を無効とする審決をなした（乙１３）。ウ　原告は，平成１０年５月１３日，東京高等裁判所に上記無効審決の取消訴訟を提起し（平成１０年（行ケ）第１４１号），併せて，同年６月１１日，特許庁に訂正審判を請求した（平成１０年審判３９０４１号。乙１９の１）ところ，２度の訂正拒絶理由通知（乙２０，２２）と手続補正書の提出（甲２６，乙２１及び２３の各２）を経て，平成１１年３月９日，訂正を認める旨の審決がなされ（甲２３），確定した。そのため，東京高等裁判所は，同年６月２４日，上記無効審決を取り消す旨の判決を言い渡した（甲２４）。
エ　特許庁は，平成１３年１月９日，訂正後の本件考案について，改めて実用新案登録を無効とする審決をなした（乙３０）ため，原告が，東京高等裁判所に同審決取消訴訟を提起した（平成１３年（行ケ）第７８号）ところ，東京高等裁判所は，平成１４年５月９日，上記審決を取り消す旨の判決を言い渡した（甲３６）。これに対し，被告は，平成１４年７月１２日，昀高裁判所に上告受理の申立てをした（乙４１）。
(5)　公知技術
本件考案の出願日である昭和６０年１１月６日当時，以下の公知技術が存在した（ただし，公開日は上記月日に遅れるが，その出願日ないし優先権主張日は先立っているものを含む。）。
ア　昭和６０年９月６日公開の特開昭６０－１７２７１１号に係る「圧力媒体シリンダ」の特許発明（以下「公知技術１」という。乙２）イ昭和６０年１１月２０日公開（昭和６０年４月８日出願，昭和５９年４月１０日優先権主張）の特開昭６０－２３４１０６号に係る「直線伝動装置」の特許発明（以下「公知技術２」という。乙３）
ウ昭和５８年１２月１３日公開の特開昭５８－２１４０１５号に係る「テーブル用直線運動ころがり軸受ユニット」の特許発明（以下「公知技術３」という。乙４）
エ１９８５年（昭和６０年）１０月１６日公開（１９８４年４月１０日出願）の欧州公開特許公報第０１５７８９２Ａ１号に係る「直線伝動装置」の特許発明（以下「公知技術４」という。乙５の１，２）
オ　１９８０年（昭和５５年）９月１１日公開（１９７９年３月５日出願）のドイツ連邦共和国公開特許公報ＤＥ２９０８６０５Ａ１号に係る「ピストンロッドの無いシリンダを備える空気式リニアユニット」の特許発明（以下「公知技術５」という。乙１６）
カ昭和６２年４月２３日公開（昭和６１年３月１日出願，昭和６０年３月２日優先権主張）の特開昭６２－８８８６６号に係る「機械式直線駆動装置」に係る特許発明（以下「公知技術６」といい，公知技術１から公知技術６までを併せて「本件各公知技術」という。乙５６）
２　本件の争点
(1)　イ号物件が，本件考案の技術範囲に属するか。
ア構成要件Ａの充足の有無
イ号物件におけるスリットを密封する「樹脂製のインナーバンド５」及び「樹脂製のアウターバンド６」（以下，両者を「樹脂製バンド」という。もっとも，本件で主として問題となるのは，前者である。）は，構成要件Ａの「スチールバンド」と均等といえるか。
イ構成要件Ｂ及びＣの充足の有無
(ア)　イ号物件の「摺動子５０」が摺動する部分は，構成要件Ｂの「案内レール」に当たり，「バレルの…側壁の一方のみに…案内レールを…突設し」を充たさないか。
(イ)　イ号物件の「案内レール１０」は，構成要件Ｂの「棒状の案内レール」及び同Ｃの「その案内レール」に当たるか。
(ウ)　イ号物件は，構成要件Ｂの「その一方の側壁から下方に延びる側壁の下方部」に一体に突設される「ベース」を充足するか。
ウ　構成要件Ｄの充足の有無
イ号物件の「ドライバー３」と「連結板１４」の連結構造であるフローティング構造は，構成要件Ｄの「案内子をドライバーに設けた」を充足するか。(2)　本件考案は，新規性ないし進歩性を欠くことから明らかに無効である（実用新案法（以下「法」という。）３条１項，２項，３条の２）として，本件権利に基づく請求は権利濫用に当たるか。
(3)　本件考案は，平成１０年法律第５１号改正前の法５条４項，３７条１項３号に違反し，無効か。
(4)　損害額
３争点に関する当事者の主張の要旨
(1)ア　構成要件Ａの充足性の有無（イ号物件の「樹脂製バンド」は，構成要件Ａの「スチールバンド」と均等といえるか。）
（原告の主張）


イ号物件は，「バレル１Ａはアルミニウム材料によって押出し成形され，その側壁にはピストン２の軸線と平行なスリット４が全長に亘って形成されている。ピストン２に一体に止着されたドライバー３の先端がバレル１Ａのスリット４より外部に突出されている。スリット４は樹脂製のインナーバンド５と樹脂製のアウターバンド６にて密封されている」との構成を有するロッドレスシリンダであるから，「スチールバンド」の点を除き，構成要件Ａを文言充足している。しかして，昀高裁判所平成１０年２月２４日判決は，均等論適用の基準を示しているところ，①「スチールバンド」は，スリットを密封するものとしてたまたま記載されたので，「バンド」や「シールバンド」でも差し支えないし，本件明細書には，「スチールバンド」の目的，構成，作用効果に関する記載はどこにもないから，本質的部分とはいえないこと，②「スチールバンド」と樹脂製バンドとは，いずれもバレルのスリットをふさぐ点で同じ機能を有し，作用効果において同一であるから，置換可能性があること，③しかも，ロッドレスシリンダの業界において，シールバンドとして「スチールバンド」を用いたものも樹脂製バンドも用いたものも広く知られていることから（乙３，甲５），本件考案出願当時においても当業者において容易に想到できたこと，④イ号物件は，本件考案とその目的，構成及び作用効果が同一であるから，本件考案と同様に，その出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから容易に推考できたものとはいえないこと，⑤イ号製品の樹脂製バンドが本件考案の出願手続において，その請求範囲から意識的に除外されたものではないこと，以上から，樹脂製バンドは，本件考案の単なる設計変更にすぎず，「スチールバンド」と均等というべきである。この点につき，被告は，構成要件Ａは，いわゆる「おいて書き」の形式で記載され，本件考案の前提要件（従来技術としての条件）を規定するから，ここで規定される「スチールバンド」は，本件考案が成立するための本質的部分であると主張するが，本件考案においては，「おいて書き」の構成がそれより後の特徴的部分の構成と直接の関係を有せず，その前提条件となっていないから，失当である。
次に，被告は，「スチールバンド」と樹脂製バンドとでは作用効果が異なると主張するが，「スチールバンド」を磁石によって吸着させるのは「スチールバンド」がスリットから外れ，垂れ下がらないようにするためで，スリットの封止は「スチールバンド」がバレル内の作動空気圧によりバレル内面に圧着されることで行われる点は樹脂製ベルトも同様であるから，その作用効果は同一である。被告の主張するそのほかの差異は，本件考案の目的，構成及び作用効果と無関係であり（構成要件Ａには磁石の記載がないのに，これを必須要件とするのは不当である。），置換可能性を否定するものとはいえない。
また，被告は，イ号物件は，出願当時の本件各公知技術を併せれば，当業者が容易に推考することができたと主張するが，後記(2)のとおり，公知技術１は，スリットを挾んだ一方の側壁（隔壁）に別の外側壁を対向状に突設し，その隔壁と外側壁との相対向する対向面によって案内する点でイ号物件と構成を異にし，また作用効果も異なるし，公知技術４は，一方のみの側壁の下方部にベースを一体に突設していない点，ベース上に案内レールを一体に突設していない点，案内レールのスリット幅方向の両外側に案内面を備えていない点でイ号物件と異なり，公知技術５は，バレルのスリットを挾んだ両側の側壁の一方のみの下方部にベースを突設するものでなく，そのベース上に棒状の案内レールを突設するものでもなく，またガイドロッドをバレルと別個に設ける関係上，装置が大型になる点でイ号物件とは目的，構成及び作用効果を異にすることなどから，容易推考性は認められない。さらに，被告は，原告は意識的に「スチールバンド」に限定したと主張して均等論の適用を否定するが，本件明細書の登録請求の範囲には，かかる限定をうかがわせる記載はなく，原告は，出願当初の記載を補正していないし，意見表示等の外形的行動もしていないから，失当である。
（被告の主張）
イ号物件は，樹脂製バンドを用いている点で，「スチールバンド」すなわち「はがね，鋼鉄，鋼からなるバンド」の要件を充足せず，かつ，以下のとおり，均等論の適用もない。
(ア)　構成要件Ａは，いわゆる「おいて書き」の形式で記載され，本件考案の前提要件（従来技術としての条件）を規定するから，ここで規定される事項である「スチールバンド」は，本件考案が成立するための必須の構成要件であり（東京高等裁判所昭和４０年５月１１日判決，同裁判所昭和４９年５月２９日判決），本質的部分として限定的に解釈されるべきである。
(イ)確かに，「スチールバンド」も樹脂製バンドも「ロッドレスシリンダのスリットを密封する」機能を有するが，この機能自体はその上位概念であるシールバンドの機能であり，その下位概念に位置し互いに並列的に位置する「スチールバンド」と樹脂製バンドにはそれぞれ異なる固有の目的がある。すなわち，「スチールバンド」は，シリンダ本体に装着される磁石によって「スチールバンド」を吸引して，密封状態を作るものであるのに対し（乙６第２欄３７行以下），樹脂製バンドは，マグネットを用いることなく単独でスリットを封止でき，スリットの側壁に対して弾性力に富む二本の角を当接して該ベルトの落下を阻止する保持機構を採用しているため，シリンダ本体と該バンドの構造が簡素化し，柔軟性に富み，高いシール性が得られ，長手方向に延在する端部によって取扱者が怪我を負うなどの危険性もなく，成形が簡単なため製作工程が単純化し，製造コストも低廉であるなどの特有の効果を奏する。このように，両者は，その目的，構成及び作用効果において，明らかに差異があり，置換可能性はない。
(ウ)　イ号物件は，本件各公知技術を併せれば，後記(2)のとおり，当業者が極めて容易に推考できたものである。


(エ)　出願過程において補正等がされた場合のみならず，当業者であれば，容易に当初からこれを包含した形の請求の範囲により出願することができたはずの事項や，出願過程において，補正により容易に請求の範囲に取り込むことが可能であったはずの事項については，出願人がそのような出願ないし補正をしなかったことが当該事項を考案の技術的範囲から除外したと外形的に解される行動に当たると解される場合には，前記昀高裁判所判決のいう意識的除外として，均等論の適用が否定されるべきところ，原告は，スリットを密封するものとして「シールバンド」を使用すべきところを誤って「たまたま」スチールバンドの名称を使用したものでありながら，訂正審判を請求した際にも，それに関連して手続補正書を提出した際にも，更には現在に至るまで，誤使用を訂正しようとすることなく放置している。そうであるならば，被告が原告の「意識的に訂正をしなかった不作為という外形的行動」を信頼しても何ら不合理ではないから，原告は，本件考案の請求の範囲をその記載内容である「スチールバンド」に限定したというべきであり，樹脂製バンドと均等とはいえない。このことは，請求の範囲を意識的に限定し又は先行技術を回避して拒絶理由あるいは無効理由に該当しないように請求の範囲を補正した場合には，後にその除外した対象物を権利範囲に含ませることを否定する包袋禁反言の法理に照らしても，明らかというべきである。
(1)イ　構成要件Ｂ及びＣの充足の有無（(ア)　イ号物件の「摺動子５０」が摺動する部分は，本件考案の「案内レール」に当たるか。）について
（原告の主張）
イ号物件は，「バレル１Ａは，スリット４を挾んだ両側の側壁の一方の側壁９の下方部にバレル１Ａの略全長に亘ってベース１１が一体に突設されて，断面Ｌ字状に形成されている。ベース１１上に案内レール１０がピストン２の軸心と平行に固着されている。」との構成を有しており，「連結板１４の案内レール１０の反対側に形成された凹部４８に嵌合された摺動子５０」が摺動する部分は，本件考案の「案内レール」に当たらないので，「バレルの…側壁の一方のみに…案内レールを…突設し」との構成要件Ｂを充足する。
すなわち，本件考案の「案内レール」は，ドライバーが右又は左に倒れないように案内保持するもので，スリットの幅方向の両側にピストンの軸芯と平行な案内面を備えた棒状の案内レールであることを要する。ところが，イ号物件の摺動子５０は，連結板１４（スライドテーブル）の凹部に上下左右に透き間を開けて緩く嵌合された小さな樹脂製の部材であり，ドライバーが右又は左に倒れないようにすることはできず，また，スリットの幅方向の両側に軸芯と平行な案内面を備えてもいないから，摺動子５０が摺動する部分は，本件考案の「案内レール」とはいえない。
（被告の主張）
原告の主張のうち，イ号物件が構成要件Ｂの「バレルの…側壁の一方のみに…案内レールを…突設し」との要件を充足することは否認する。本件考案の特徴は，ドライバーが傾倒しないように直接案内する案内レールをバレルの側壁の一方のみに設け，これによってドライバーを，常時，片持ち状態で案内することにある。ところが，イ号物件の摺動子５０は，その係合部５２の中央部底面が常にバレル上面部に当接する一方，係合部５２では負荷がないときにはその両端部が連結板の凹部の上壁面に当接し，負荷が連結板に掛かることによって係合部５２の両端部は下方へと撓み，摺動子の係合部５２全体が前記連結板とその上の負荷を担持するのであって，他方の案内面（案内レール）とともに，負荷を両持ちで担持し（乙２４，２５，３１），案内する構造となっているから，摺動子５０が摺動する部分は，本件考案の「案内レール」に当たる。よって，イ号物件は，構成要件Ｂの「バレルの…側壁の一方のみに…案内レールを…突設し」を充足しない。
(1)イ　同（(イ)　イ号物件の「案内レール１０」は，構成要件Ｂの「棒状の案内レール」及び同Ｃの「その案内レール」を充足するか。）について
（原告の主張）
イ号物件が構成要件Ｂを充足していることは前記のとおりであり，かつ，イ号物件は，「案内レール１０の両外側の側面には夫々ピストン２の軸心と平行に案内面１２が設けられている」との構成を有しているから，構成要件Ｃも充足している。
被告は，「棒状の案内レール」の断面形状が台形に限られると主張するが，構成要件Ｂは，案内レールの具体的構成を「棒状」と限定しているにとどまり，「断面形状台形状の棒状」と限定していない。このことは，本件明細書中に，「案内レールと案内子との構成は上記に限定されるものでなく，市販のスライデングユニット等により適宜に選択使用することも可である。」と記載し，案内レールと案内子の構成が実施例に限定されるものでないことを示していることからも明らかである。そうすると，イ号物件の案内レールが，構成要件Ｂの「棒状の案内レール」及び同Ｃの「その案内レール」を充たすことは明らかである。
（被告の主張）
原告の主張のうち，イ号物件が構成要件Ｂの「棒状の案内レール」及び同Ｃの「その案内レール」の要件を充足することは否認する。構成要件の「棒状」の用語は，前記訂正審決によって挿入が認められたものであり，意識的に意義が限定されたというべきところ，本件明細書の実施例には，「…該ベース上には，断面形状台形状をなす案内レールがピストンの軸芯と平行に取付けられ…」との文言が記載されているから，その断面形状は「台形状」を意味すると解すべきである。ところが，イ号物件の案内レールは，上下方向に垂直かつ平行な側面の形状（断面形状が長方形）であり，断面形状が台形状ではないから，構成要件Ｂの「棒状の案内レール」及び同Ｃの「その案内レール」を充たさない。
(1)イ　同（(ウ)　イ号物件は，構成要件Ｂの「その一方の側壁から下方に延びる側壁の下方部」に一体に突設される「ベース」を充足するか。）について
（原告の主張）


構成要件Ｂの「バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみには，その一方の側壁から下方に延びる側壁の下方部にベースを一体に突設し」は，「一方の側壁から下方に延びる」が「側壁の下方部」を修飾し，「側壁の下方部」が一方の側壁から下方に壁が延びているところの側壁下方部の部位を示していると解釈することが文理上可能であり，本件明細書の実施例についての説明とも合致する。しかるところ，イ号物件は，「バレル１Ａは，スリット４を挾んだ両側の側壁の一方の側壁９の下方部にバレル１Ａの略全長に亘ってベース１１が一体に突設されて」との構成を有しているから，上記の構成要件を充足する。
（被告の主張）
原告の主張のうち，イ号物件が構成要件Ｂの「その一方の側壁から下方に延びる側壁の下方部」に一体に突設される「ベース」を充足することは否認する。
一般に，「側壁」とは「側面のかべ。又はしきり」と定義されているところ，原告は，前記登録無効審判請求事件の口頭審理期日において，バレルとはほぼ縦断面四角の箱体であり，バレルの側壁とはバレルの周囲の四面を意味すると主張し，バレルの側壁の一方が引き出し線をもって明確に示されている。すなわち，「側壁」が上から下まで延在する「一方の側面のかべ，又はしきり」として明示されている。そうすると，それが「一方の側壁」であることから，これから更に「下方に延びる側壁」は存在し得ず，イ号物件にも存在しないので，上記構成を充足しない。これが存在しない以上，「下方に延びる側壁の下方部」に一体に突設される「ベース」も備えていない。
(1)ウ　構成要件Ｄの充足の有無（イ号物件の「ドライバー３」と「連結板１４」の連結構造であるフローティング構造は，構成要件Ｄの「案内子をドライバーに設けた」を充足するか。）について
（原告の主張）
イ号物件は「ドライバー３には，連結板１４を介して案内子１３が固着され，案内子１３の下面に案内レール１０に遊合する案内溝１５が形成されている。案内溝１５の両側の案内面１６には，案内レール１０の案内面１２に転動自在に接触するベアリングからなる転動部材１７が夫々嵌合され，ドライバー３を案内している。」との構成を有する圧流体シリンダであるから，構成要件Ｄを充足する。
被告は，イ号物件がフローティング構造を有していることを理由に，「案内子をドライバーに設けた」の要件を充足しないと主張するが，本件考案は，案内子をドライバーにどのように設けるかについて特定していない。本件明細書には，実施例として，「案内子に固着した連結板をドライバーにピン連結して一体移動するように設けた構成」を記載しているが，従来技術としてドライバーの先端に円柱体を形成して，連結板の下側に凹部を設け，円柱体と凹部に嵌合させて設けるものが知られており（乙３），本件考案にあっては，その目的，作用効果から明らかなように，案内子をドライバーにより移動させるために，「ドライバーに設け」ることで十分であることから，どのように設けるかについては，連結板を介して設けることも，案内子の一部をドライバーを覆うように形成することも，ドライバーを案内子の近くまで延長することも自由であり，案内子をドライバーに設ける具体的構成を要件としていない。したがって，イ号物件のフローティング構造を介してドライバーに移動可能に連結する構造も，案内子をドライバーと一体移動するようにドライバーを設けている点で，構成要件Ｄの「案内子をドライバーに設けた」を充足する。
（被告の主張）
原告の主張のうち，イ号物件が構成要件Ｄの「案内子をドライバーに設けた」を充足することは否認する。
「案内子をドライバーに設け」は，それ自体では内容が明らかでなく，実施例の説明に，案内子「１３は，連結板１４を介してドライバー３に固着された案内子で」と記載されていることから，ドライバーと案内子との間に連結板を介することをその構成要件に内在させていると解される。しかるところ，イ号物件では，ピストンからバレル本体に形成されたスリットを介してドライバーを外部へと突出せしめ，このドライバーと案内子とを連結板によって連結するよう構成しているが，連結板に対してドライバーの先端を嵌合するフローティング構造を採用している。このフローティング構造によれば，ピストンからバレル本体の外部へと存在するドライバーと連結板とを長手方向に沿って移動する場合には規制されるものの，この長手方向に対して直交する垂直方向には連結板を自由に浮動せしめることができるように機能する。その結果，上記実施例では，偏荷重がドライバーに加わったり，あるいは案内子に偏荷重が加わった際に，案内子とドライバーは一体的に傾き，円滑な動きが阻害されるが，イ号物件では，ピストンの動きに追従して円滑な往復動作ができる。よって，イ号物件は，案内子が，連結板を介してドライバーに固着された構造を持たず，構成要件Ｄの「案内子をドライバーに設け」を充足しない。
(2)　本件考案は，新規性ないし進歩性を欠くことから明らかな無効理由があるとして，本件権利に基づく請求が権利濫用となるか。
（被告の主張）
本件考案は，以下のとおり，新規性ないし進歩性を欠如している。
ア　公知技術１による新規性欠如
公知技術１は，本件考案と同様，ロッドレスシリンダについての発明であり，乙２のケーシング１１，縦スリット２０，力取出し突起１８は，それぞれ構成要件Ａの「バレル」，「軸方向」に設けられた「スリット」，「該スリット」より「先端が突出し」かつ「バレル内の遊動ピストンに連設されたドライバー」に対応する。また，乙２の帯状シール２２，２３は本件考案の「スリット」を「密封」する「スチールバンド」と同等である。したがって，構成要件Ａは，乙２に明確に示されている。
次に，乙２の第１ないし第３図には，縦スリット２０を挟んだ両側の側壁の一方のみにピストン１４の軸芯と平行に円弧状の内壁が設けられ，この内壁に沿ってピストン１６あるいは補助ピストン３９が移動でき，内壁はバレルに相当するケーシング１１と一体的に形成されていることが示されている。また，公知技術１における中央隔壁は変形不可能となるが，バレルの側壁そのものは変形し得ることを前提としており，本件考案の，バレル側壁が変形しても案内子を円滑に案内できる技術が開示されている。したがって，構成要件Ｂは，乙２に示されている。また，乙２の第２図に示される第２内室１３を形成する断面弧状の案内面あるいはその第３図に示される補助ピストン３９を構成する円形状の部分３０，その外周部に対面する円弧状の内室１３の側面は，構成要件Ｃと同一の機能を達成する。
さらに，乙２の第２図に示される第２内室１３を形成する円弧状の壁面に対し，ピストン１６はその円弧状の形状に合わせた円弧状の案内面を有することが示されているから，構成要件Ｄの案内子に対応する案内機能を営むことが明らかであり，構成要件Ｄも乙２に示されている。


以上のとおり，本件考案の構成要件ＡないしＤのすべてが乙２に示されているから，法３条１項により，本件考案は無効である。なお，原告は，公知技術１は，隔壁の厚みを大きくすることにより隔壁の変形を防止し，２個のピストンを案内することを要旨とするが，そのためにケーシングの大型化を招くなどと主張する。しかしながら，乙２には，隔壁の厚みを大きくすることによって円滑に連結板を案内する点についての言及はなく，むしろ，隔壁が堅いため変形しないことが記載されており，原告の主張は失当である。
イ　公知技術２による新規性欠如
公知技術２は，直線伝導装置すなわちロッドレスシリンダについての発明であるところ，乙３の筒状部材１，スリット１０，ピストン４，荷重伝達要素１１，シール要素２７，３０は，それぞれ本件考案の構成要件Ａの「バレル」，「スリット」，「遊動ピストン」，「ドライバー」，「スチールバンド」に相当する。したがって，構成要件Ａは，乙３に明確に示されている。次に，構成要件Ｂの「案内レール」は，乙３の案内レール４５に対応し，これがバレルに対応する筒状部材に一体的に設けられているから，構成要件Ｂが明確に示されている。
また，乙３の第６図には，案内レール４５の両側にピストン４の軸芯と平行な案内面が垂直な面として示されているので，構成要件Ｃも示されている。さらに，乙３の第６図には，「ドライバー」に対応する荷重伝達要素１１がカバーフード４０を介して「案内子」に対応する移動要素４５ａに連結されていることが示されているので，構成要件Ｄも明確に示されている。以上のとおり，構成要件ＡないしＤのすべてが乙３に示されているから，法３条の２によって，本件考案は当然に無効である。なお，原告は，公知技術２は，本件考案と目的，構成及び作用効果を異にすると主張するが，公知技術２は，公知技術４の欧州特許を基に優先権主張されたものであるところ，乙５の２には，「それら外部案内システムは，例えば第２図の４５では補強板の代わりに設置でき，その際ボールブッシュのようなスライダなどの方法で形成できる。４５ａで示唆する可動要素を荷重伝達要素１１または案内要素１７０と好ましくは限定的に可動に接続する。その場合，４５の外部案内システムが要素４６，１７０の課題を引き受けるので，スライダ４６と案内要素１７０のない実施形態も可能である」との記載があり，公知技術２と実質的に同一の技術思想であることからすると，公知技術２にもスリットの幅方向の両側に案内面を有する案内要素を片側のみに設けることについての開示あるいは示唆が示されているというべきであり，原告の主張は失当である。
ウ　公知技術１による進歩性欠如
仮に，原告が主張するように，乙２には構成要件Ｂの「案内レール」が示されていないとしても，この「案内レール」の役割は，ドライバーを片持ち状態で保持して案内し，そのため，移動途中にピストンの軸芯と直角方向の負荷が作用してもドライバーは傾倒することなく，圧流体によってバレルが膨れても何ら支障なく案内され，摺動抵抗を極めて小さくすることができることにあるところ，乙２の内室１３，補助ピストン１６，３９によってこれと同一の機能が達成されている。しかも，乙２の案内手段の形状は任意に選択可能であることが示唆されている。
したがって，本件考案は，公知技術１から当業者が極めて容易に想到することができたものであり，進歩性を欠如している。
エ　公知技術１と公知技術３による進歩性欠如
乙４には，モータ４によってねじ軸５を回転せしめ，これに螺合させる送りねじ体４に連結されているケーシング１ａを移動させる構成が採用されている。そして，乙５の１の第３図には，ピストンを構成する筒状部５０の移動に際して圧流体を用いることなく，スピンドルとスピンドルナットが用いられている構造のものが示されている。したがって，乙４に示されているモータ１４，ねじ軸５，送りねじ体４ａ等を乙２に示されているケーシング１１，第１内室１２，ピストン１４，縦スリット２０，帯状シール２２，２３等から構成されるロッドレスシリンダに置き換えることが可能である。しかも，本件明細書に，案内レール１０と案内子１３の構成は上記に限定されるものではなく，市販のスライディングユニット等より適宜に選択し使用することができるとの記載があるから，案内面を有する案内レール及びこれに案内される案内子をスライディングユニット等により適宜置換えして使用することが可能なことは原告自身が認めている。したがって，本件考案は，公知技術１と公知技術３とを併せかんがみることにより，当業者が容易に想到することができるから，進歩性を欠如する。
オ　公知技術３と公知技術４による進歩性欠如
乙４の第１１，１２図に示されているモータ１４，ねじ軸５，送りねじ体４等からなる駆動側は，乙５の１の第３図の参照符号５００で示されるスピンドルを含む駆動側に対応する。そして，乙５の１では，このスピンドルに換えて圧流体を用いてピストンを変移させることが可能な構成が示されている。このことからすれば，乙４のねじ軸５等の駆動側は圧流体によって駆動されるピストンと置換可能であるから，スピンドルとスピンドルナットに対してピストンは代替可能な駆動構造体である。してみれば，この乙５の１のピストンを乙４のモータ１４，ねじ軸５，送りねじ本体４ａと代替して用いれば構成要件ＡないしＤを充たすことになる。


したがって，本件考案は，公知技術３と公知技術４を併せかんがみれば，当業者が容易に想到することができるから，進歩性を欠如する。この点につき，原告は，公知技術４は案内トラックを縦方向スリットの片側に設けるものではなく，両側に設けるものであると主張し，その理由として，①可動性部材４５ａが極めて小さく，単独でベアリング部材２２０に連結することは常識的に考えられないこと，②過剰な負荷を受ける際の対策手段として案内要素をスリットを挟んだ片側の側壁のみに設けることは予想されていなかったことを挙げる。しかし，特許図面は，一般的にアイデアを抽象化して表示することを旨とするものであり，図面上の大小は関係がないから，①は失当であり，②についても，公知技術４の実施例においても，案内要素としてのリニアガイドは片側に設けられているし，リニアガイドを両側の側壁に設ける場合は，両方のすなわち４つの案内面が相互に干渉し合うことによりかじり等を生ずる懸念があるから，側壁の一方のみに案内レールを設けることは十分にあり得る構造であり，その証左が乙５の１であり，明らかに片側のみでよいと記載されており，逆に，両側に設けなければならないとする積極的な記載あるいは示唆はない。また，原告は，公知技術４はスリットの両側に案内レール（案内トラック）を設けることが必須であると主張するが，乙５の１及び２は公開特許公報であって，実質的に審査がなされていない発明内容を示しており，出願の際にはそれを単に公知化する目的で本来権利取得を目指したものとは異なる技術も開示することが通常行われており，発明の本旨とは離れた技術も実施例として掲げることがあり得る。したがって，あえて乙５の１の案内レールをスリットの両側に設けることに限定して判断すべきでない。カ　公知技術５と他の公知技術（公知技術１，公知技術３，公知技術４）に
よる進歩性欠如
公知技術５は，空気式リニアユニットに係る発明であり，ロッドレスシリンダについて，シリンダ本体にこのシリンダ本体の長手方向に平行にガイドレールが設けられ，このガイドレールに装着されてシリンダ本体の内部に配設された図示しないピストンと一体的に移動するキャリッジがブラケットを介して連結されている構造のものが示されている。これに関連して，「この新しい空気式リニアユニットは，ピストンロッドの無いシリンダと，ボールガイドを有して前記シリンダに平行に配置される一つまたは複数のガイドレールを備え，前記ガイドレールは，前記シリンダに固着されて水平方向及び鉛直方向に発生する力および運動量を吸収し，キャリッジはピストンブラケットに接続されて更なる直線方向，回転方向及び他の移動あるいは操作荷重を吸収する。この空気式リニアユニットの本質的な利点は，ピストンロッドの無いシリンダを使用することにより素速く大きな直線的変位が設置スペースを節約して得られる点にある。」との記載があり，構成要件Ｂを示している。
そうすると，本件考案は，公知技術に他の公知技術（公知技術１，公知技術３，公知技術４）を組み合せることにより，当業者が容易に想到できるというべきである。
キ　公知技術６による新規性欠如
公知技術６は，機械式直線駆動装置についての発明であるが，乙５６の異形管１の円弧状の両側の側壁，異形管１の右側の側壁のみにはこの側壁から下方に延びる側壁の下方部に台座部３１が延在している構造は，それぞれ構成要件Ｂの「スリットを挾んだ両側の側壁」，「バレルのスリットを挾んだ両側の側壁の一方のみには，その一方の側壁から下方に延びる側壁の下方部にベースを一体に突設し」に対応する。そして，この台座部３１には，構成要件Ｂの「棒状の案内レール」に対応する案内棒３４が突設されており，この案内棒３４にＣ形状のスライダ３５が係合している構造が示されている。
案内棒３４は，両側に案内面を有し，その上面に物差３７が嵌合している。しかも，その第２図には，案内棒３４がスリット３の幅方向の両外側に軸芯８と平行な案内面をそれぞれ備えている構造が示されている。この案内面は，スライダ３５の図示しない直線受座に係合して縦移動案内する。これは，構成要件Ｃの「その案内レールには，前記スリットの幅方向の両外側に前記軸芯と平行な案内面を夫々備え」に対応する。
そして，乙５６には，これらの案内面に案内される案内面を有する案内子，すなわちスライダ３５が伝動部材１６に連結された連結部材３６に設けられる構造が示されている。この構造は，構成要件Ｄの「これらの案内面に案内される案内面を有する案内子を前記ドライバーに設けた」に対応する。以上のとおり，乙５６は，構成要件Ｂ，Ｃ，Ｄを明確に示している。もっとも，乙５６は，電動機１０の回転駆動によってウォーム７が回転駆動するものであり，構成要件Ａが圧流体によって駆動されるピストンを採用しているのと異なっているが，構成要件Ａは，周知技術（乙２，５の１，２，６，４８，４９）を採用したにすぎないから，何ら特徴となる構成を有せず，本件考案の作用効果も周知技術と乙５６の構造から当然に生ずるから，本件考案と公知技術６は，実質的に同一というべきである。
したがって，本件考案は新規性を欠如する。
（原告の主張）
本件考案が，新規性ないし進歩性を欠如するもので明らかに無効であることは，以下のとおり，否認ないし争う。


ア　公知技術１と本件考案とは，技術思想を異にする。すなわち，公知技術１は，圧力媒体シリンダと称するロッドレスシリンダに関するもので，側壁が内圧によって変形するのを防止するために，２つの内室の隔壁（中間壁）の厚みを大きくし，その隔壁の両側によって２つのピストンの片側面をそれぞれ案内するものであるから，隔壁の厚み寸法を大きくすることによって必然的にケーシングの大型化を招くものであり，またケーシングの材料に弾力があるので隔壁が一方の内室の圧力によって他方の内室側へある程度変形移動することは避けられず，その結果他方の内室のピストンの摺動抵抗が大きくなって円滑な案内ができなくなるものである。それに対して，本件考案は，バレル両側の側壁の一方に左右両側に案内面を備えた案内レールを設け，その案内レールの両側の案内面によって案内子を案内するようにしたものであり，バレル側壁の厚さ寸法をその側壁が内圧によって変形する程度に小さくして小型化する場合でも，一方の側壁に設けた案内レールの両側の案内面によって案内子を円滑に案内できるようにしたものであり，公知技術１とは，その目的，構成及び作用効果が異なる。イ　公知技術２と本件考案とは，技術思想を異にする。公知技術２は，スリット両側に配置された案内トラックによってスリット両側で案内要素を案内したり，スリットの一方側に配設された外部案内機構と他方側に配設された案内要素によってスリット両側で案内要素を案内する技術であり，その特徴部分は，荷重伝達要素に過大な荷重が作用した場合に荷重受け部材に不均一な荷重が作用するのを防止するために，ベアリングを介して荷重受け部材と案内要素を回転自在に連結する点にあるのに対し，本件考案の技術思想は，バレルの側壁が内圧によって変形する場合でも装置を大型にすることなく円滑に案内できるように，バレルの一方の側壁に左右両側に案内面を備えた案内レールを設けてスリットの片側で案内するようにしたものであり，明らかに技術思想を異にする。ウ　公知技術１からの容易想到性はない。
公知技術１は，前記のとおり，２つの内室の隔壁の厚みを大きくして隔壁の変形を少なくし，その隔壁の両側によって２つのピストンの片側面をそれぞれ案内するようにしたもので，ケーシングが大型化するとともに，隔壁がある程度変形することによってピストンの摺動抵抗が大きくなって円滑な案内ができないから，本件考案の目的，構成及び作用効果を異にする。したがって，本件考案は，当業者といえども，公知技術１から極めて容易に考案できたものとはいえない。エ　公知技術１と公知技術３からの容易想到性はない。公知技術３は，高精度位置決めが可能な「テーブル用直線運動ころがり軸受ユニット」に関するもので，本件考案が対象としているスリット付きシリンダに関するものではないし，圧流体シリンダに関するものでもなく，対象分野を異にする。しかも，乙４の１ページ左下欄下から３行以下に，「ケーシングには，送りねじ体が装着され，前記送りねじ体に螺合されるねじ軸が両端において前記トラックレール端に回動自在に支承されていることを特徴とするテーブル用直線運動ころがり軸受ユニット」とあり，ねじ軸が回転することによって送りねじ体すなわちケーシングを正確に移動させるようにしたものであり，本件考案と目的，構成，作用効果を異にする。
したがって，公知技術１と公知技術３には，いずれも，本件考案の目的，構成及び作用効果について示唆する記載がなく，両者を併せてみても，当業者をして，本件考案を極めて容易に想到できたとはいえない。オ　公知技術３と公知技術４からの容易想到性はない。公知技術４は，「縦方向スリットの両側の案内トラックが，シリンダパイプの外側に配置されている」こと（特許請求の範囲第１項）を発明の必須要件とするものであり，本件考案のように，バレルの側壁が内圧によって変形しても円滑に案内できるようにするものではないし，バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方に案内レールを設けるものでもなく，目的，構成及び作用効果を異にする。そして，乙５の２の「外部案内システムは，例えば第２図の４５では補強骨組の代わりに備えることができると思われる。その場合に，４５ａにおいて暗示されている，ライフル銃などのキャリッジのように形成することができる可動性の部材は，動力伝達部材１１または案内部材１７０と限定的に移動可能に接続されている。この場合には，スライダ４６及び案内部材１７０を省略した実施形態も考えられる。」の記載は，スライダが，ライフル銃にキャレッジが両側の側壁で案内される構造を意味するから，案内部材を縦方向スリットの両側に設けて一方の部材４５に部材４６と１７０の任務を引き受けされることを意味すると解されること，公知技術４は，そもそも，スリットの両側に案内トラックを設けるものであるから，当業者といえども発明と矛盾する内容を理解することは困難であること，可動性の部材４５ａがベアリング２２０に比べて極めて小さく，４５ａが単独でベアリング部２２０に連結されることは考えられないこと，明細書の実施例の説明では片側を省略して説明していると理解できること，従来は過剰な負荷を受ける際の対策手段として案内要素をスリットを挟んだ片側の側壁だけに設けることは予想していなかったこと，これらからすると，案内トラックを縦方向スリットの片側に設けることを意味するものではない。
被告は，部材の大小は関係ないと主張するが，部材をどのような意味で記載しているかについて判断する際に，その部材をどのように記載しているかは重要であるから，被告の主張は失当である。また，被告は，リニアガイドを両側に設けることの不都合を主張するが，両側に設けることは，甲１９，２０，２１から明らかなように，業界において幅広く採用されている。また，被告は，両側に設けなければならないとする積極的記載はないと主張するが，乙５の１には，案内レールをスリットの両側に設置することが明確に記載されているのであるから，外部案内システム４５についても同様である。
さらに，被告は，乙５の１及び２は公開公報だから発明の本旨とは離れた技術も掲げられることがあると主張するが，公開公報は，出願時の明細書そのものであるから，実施例には発明の本旨に関係した技術が記載されているのであり，被告の主張は失当である。
カ公知技術５と他の公知技術からの容易想到性はない。公知技術５は，案内子をガイドロットによって案内するもので，バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみの側壁の下方部にベースを突設するものでないし，そのベース上に棒状の案内レールを突設するものでもなく，また，ガイドロッドをバレルと別個に設ける関係上装置が大型になる問題があり，本件考案とはその目的，構成及び作用効果を異にする。
キ公知技術６と本件考案が，実質的に同一であることは否認する。(3)本件考案は，改正前の法５条４項，３７条１項３号に反して無効か。
（被告の主張）


本件考案では，「案内子をドライバーに設けたこと」を特徴としているが，その実施例では，案内子は連結板を介してドライバーに連結されており，一方，案内子をドライバーに直接連結する構成は何ら開示されていない。少なくとも，ピストンの変位をドライバーを介して案内子に伝達して良好な案内動作を達成するためには，連結板は本件考案にとって必要不可欠な構成要件である。したがって，連結板を登録請求の範囲で特定せず，どのように連結する構成のものであるかについて何ら開示しない以上，本件考案は，実用新案登録請求の範囲には，考案の構成に欠くことのできない事項のみを記載しなければならない旨を定めた改正前の法５条４項，３７条１項３号に違背して登録されたものとして無効である。
（原告の主張）
登録請求の範囲に特定する考案は技術思想であって，種々の実施例が想定されるものであるから，本件考案において，案内子を連結板を介して設けるものに限定しなければならない理由はなく，側方に張り出すように形成したドライバーに直接設けることも自由であるから，単に「案内子をドライバーに設ける」と表現しているものであることは明白である。本件明細書は，案内子をドライバーに設ける実施例の１つとして，連結板を介するものを示しており，法５条４項，３７条１項３号に反するものではない。
(4)損害額について
（原告の主張）
ア主位的請求
原告は，イ号物件と競合する原告製品「ロッドレスシリンダＯＲＳ」を平成８年７月から製造販売している。これは，本件考案の実施品ではないが，イ号物件と同様に，バレルの片側にベースを設け，案内レールで案内される連結板を備えたもので，イ号物件と近似した構成となっており，市場においてイ号物件と競合しており，原告製品の販売機会の喪失が本件権利の侵害と相当因果関係があることは明らかであるから，原告の逸失利益に基づく損害賠償が認められるべきである。しかして，原告製品の単位利益額は，少なくとも平均１本当たり２万５０００円であるところ，被告は，平成７年１月から平成１２年１０月までの間に，イ号物件を３万１１３１本製造販売したことを自認しているから，これを単位利益額に乗じた損害額は，７億７８２７万５０００円となる。
イ予備的請求
イ号物件の販売価格は，被告の定価表（甲３９）によれば，本体価格の平均価格が８万６８７０円，ストローク調整ユニットの平均価格が１万１８２３円，オートスイッチの平均価格が６３４０円であることから，１０万５０３３円となり，少なくとも１０万円を下らない。被告は，市場占有率を拡大するために値引き販売している可能性があるが，原告は，被告が本件権利を侵害するイ号物件を値引き販売することによって多大な損害を被っており，それ自体が許されない。したがって，イ号物件の販売代金総額は，少なくとも３１億１３１０万円となる。ところで，原告は，本件権利を同業他社に販売金額の１２パーセントの実施料で実施許諾し，その実施料の支払を受けていた（甲４１）のであり，本件権利の実施に対し通常受けるべき金銭の額（平成１１年１月１日からは，実施に対し受けるべき金銭の額）は，イ号物件の販売金額の１２パーセントである。しかも，イ号物件は利益率の高い製品であり，被告の限界利益率は３５パーセントを下ることはなく，実施料率が１２パーセントであっても決して高いとはいえない。したがって，実施料相当損害金は，３億７３５７万２０００円となる。
ウ　弁護士費用
原告は，被告による本件権利の侵害のため，訴訟代理人に本訴の提起を依頼せざるを得なかったところ，被告の不法行為と因果関係を有する上記費用は，認容額の１５パーセントを下るものではなく，少なくとも，その金額は５５５８万４０００円を下らない。
エ　結論
よって，原告は，被告に対し，不法行為に基づく損害賠償の内金として，４億２６１４万４０００円並びにうち４５６０万円に対する履行期後であることの明らかな平成８年８月２８日から，うち３億８０５４万４０００円に対する同様の平成１４年７月２日から支払済みまで民法所定年５分の割合による遅延損害金を請求する。
（被告の主張）
ア　主位的請求について
被告は，平成７年１月から平成１２年１０月までの間に，イ号物件を３万１１３１本製造販売しているが，原告製品の利益相当額が損害であるとの主張は否認ないし争う。
イ　予備的請求について
イ号物件の販売金額合計は，１８億２０４３万６０００円であるが，これには，センサー等のオプション品代が含まれており，これらオプション品代金の合計は概算２億２２００万円であるから，本体の販売金額の合計は１５億９８４３万６０００円となる（平均販売単価は，５万８４７７円である。）。この点につき，原告は定価表の金額を基準として主張するが，定価表は，公示価格であって単なる目安である。被告は，企業努力によって販売価格を低減したのであり，ダンピングではない。また，大部分が，特約店や代理店を介して販売されるものであり，公示価格によって販売を行っているものではなく，原告の主張は失当である。実施料率については，一般産業用機械の昀頻値は５パーセントであり，平成７年以降については，更に平均値は下落していること，ハード系技術のロイヤルティーの多くが５パーセント未満であること，８パーセント以上の実施料率が設定されるのは，特殊な目的でのみ使われるなどの理由で，生産数量が小さいなどの特別事情がある場合と認識されていること等からすれば，実施料率は３パーセントを上回るものではない。また，周知技術であるロッドレスシリンダの基本形，すなわち，本体上部に移動自在に連結板を設け，本体に設けられたスリットを介してピストンの動きに応じて連結板を変位させ，ワークを移送するものと比較すれば，その寄与率は４４．５９パーセントである。
したがって，仮にイ号物件が本件権利を侵害しているとしても，実施料相当額は２１３８万２０００円を上回らない。
ウ　弁護士費用について
本件権利は，いったん従来技術によって無効とされていることから明らかなとおり，無効事由を包含しているから，弁護士費用の請求は失当である。
第３　当裁判所の判断
１　争点１(1)ア　構成要件Ａの充足の有無（イ号物件の樹脂製バンドは，構成要件Ａの「スチールバンド」と均等といえるか。）について(1)　構成要件Ａの「スチールバンド」は，「スチール」の材質からなる「バンド」の意味と解されるところ，イ号物件においては，これが存在せず，「樹脂製」の「バンド」によって構成されているから，その文言を充足しないことは明らかである。


この点につき，原告は，均等論の適用を主張するところ，考案に係る願書に添付した登録請求の範囲に記載された構成中に相手方が製造等する製品（以下「対象製品」という。）と異なる部分が存する場合であっても，①当該部分が考案の本質的部分ではなく，②当該部分を対象製品におけるものと置き換えても，考案の目的を達することができ，同一の作用効果を奏するものであって，③上記のように置き換えることに，当業者が，対象製品の製造等の時点において容易に想到することができたものであり，④対象製品が，考案の出願時における公知技術と同一又は当業者がこれからその出願時に容易に推考できたものではなく，かつ⑤対象製品が考案の出願手続において登録請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは，その対象商品等は，実用新案登録請求の範囲に記載された構成と均等なものとして，考案の技術的範囲に属するものと解するのが相当である（昀高裁判所平成１０年２月２４日第３小法廷判決・民集５２巻１号１１３頁参照）。
(2)　そこで検討するに，①の本質的部分とは，登録請求の範囲のうちで，先行技術と対比して当該考案特有の課題解決手段を基礎づける特徴的な部分，言い換えれば，当該部分が他の構成に置き換えられるならば，全体として当該考案の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいうものと解される。しかるところ，本件明細書によれば，本件考案はピストンロッドを有しないいわゆるロッドレスシリンダについての考案であること，ロッドレスシリンダは，バレルに封入したピストンに一体に止着したドライバーの先端を，バレルの長手方向にピストンの軸線と平行に穿設したスリットにより外部に突出させ，２本のバンドのうちインナーバンドにて圧流体を密封するとともに，アウターバンドにてスリット内の防塵を行うように構成され，圧流体供給口よりバレル内に圧流体を供給することにより，ピストンと一体構成のドライバーがスリット内において左右に移動し，ドライバーによって被移送体を移送する構造になっていること，そして，スリットはドライバーの摺動抵抗を少なくするため，スリットの側壁とドライバーとの間に遊隙が設けられていること，そのため，このままの状態でシリンダを作動させ被移送体を移送させると，ドライバーに軸芯と直角方向の加重が作用した場合には，その加重方向に右又は左（本件明細書第２図参照）に倒れ，スリットの側壁と２本のバンドに摺接しながら移動するので，摺動抵抗を増大させるばかりでなく，正確な直線移動を行い得なくなり，精密機械に使用することは適当でなくなる問題が生じること，さらに，シリンダは圧流体を供給することにより，バレルが押し広げられてスリットが広くなる傾向があり（この広がり幅は圧流体の圧力の強弱，ピストンのストロークの長短等の条件により種々変化する），そのため上記の欠点は更に助長されること，このような欠点を是正するために，従来は，ドライバーに案内子を取り付け，この案内子をガイドロッドによって案内する方法か，バレル上面の左右の稜角部にガイドレールを取り付け，この左右のガイドレールによってドライバーを案内する方法がとられてきた（本件明細書第４図参照）こと，しかし，上記の各従来技術によれば，ドライバーが傾倒する欠点は防止することができるが，ガイドロッドによって案内する方法は，ガイドロッドをシリンダと別個に設けなければならないため装置が大型になり，また，バレルの稜角部にガイドレールを設ける方法は，圧流体の供給によってスリットが広がることにより，ガイドレールのゲージも共に広がり，摺動抵抗が増大するおそれがあるという欠点を有していたこと，本件考案は，上記欠点を解決するために，バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみに，その側壁から下方に延びる側壁の下方部にベースを一体に設け，その上に棒状のスリット幅方向の両外側に案内面をそれぞれ備えた案内レールを一体に突設して，片持ち状態でドライバーを案内することによって，装置を小型化しつつ，圧流体が供給されてピストンの軸芯に負荷が作用してもドライバーが左右に傾倒することなく，摺動抵抗を極めて小さくして，ドライバーを支障なく正確に案内できるようにしたもの（かつセンサスイッチ等の制御機構の取付けにも支障なきようにしたもの）であること，以上の事実が認められる。これによれば，本件考案の特徴は，バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみに，その側壁から下方に延びる側壁の下方部にベースを一体に設け，その上に棒状のスリット幅方向の両外側に案内面をそれぞれ備えた案内レールを一体に突設して，片持ち状態でドライバーを案内することによって，装置を小型化しつつ，圧流体が供給されてピストンの軸芯に負荷が作用してもドライバーが左右に傾倒することなく，摺動抵抗を極めて小さくして，ドライバーを支障なく正確に案内できるようにしたことにあり，この構成が本質的部分であると認められる。他方，ロッドレルシリンダにおいて，スリットを密封し，バレル内に供給された圧流体を封じ込めるものとして，スチールバンドを用いることは，本件考案の本質的部分でないことも明らかである。
この点について，被告は，構成要件Ａは，いわゆる「おいて書き」の形式で記載され，本件考案の前提要件であるから，「スチールバンド」は，本件考案の本質的部分である旨主張するところ，なるほど，「おいて書き」に記載される構成は，公知技術や上位概念を表示する場合の用語例として用いられることが多いことは否定できないが，本質的部分か否かは，その記載形式だけで決定されるものではなく，前記のとおり，従前技術と比較して，当該考案の特徴がどの部分に存在するかを実質的に考察して判断すべきものであるところ，上記のとおり，本件考案の本質的部分が，バレルのスリットを挟んだ両側の側壁のうち，一方のみに案内レールを突設して，片持ち状態でドライバーを案内することにあると認められるから，被告の主張は採用できない。
(3)　次に，前記のとおり，構成要件Ａの「スチールバンド」は，スリットを密封し，バレル内に供給された圧流体を封じ込める作用効果を有しているところ，この目的，作用効果を達成するためのバンドが鋼製でなければならないという技術的理由は見当たらず，イ号物件の樹脂製のベルトも，同様の目的，作用効果を有していることは，その構成から明らかであるから，②の置換可能性を肯認することができる。
この点について，被告は，樹脂製バンドが，「スチールバンド」と比較して，種々の利点を有すると主張し，両者の作用効果が同一であることを否定するが，本件考案における「スチールバンド」が果たすべき役割は，上記のとおり，スリットを密封し，バレル内に供給された圧流体を封じ込めることにあり，かつそれでもって足りるから，樹脂製バンドが，この役割を果たすに際して，「スチールバンド」が有していない利点を持っているとしても，置換可能性が否定されるものではなく，被告の上記主張は，採用できない。
(4)　続いて，③の要件について判断するに，証拠（甲３，乙３，５の１，２）によれば，ロッドレスシリンダにおいて，スリットを密封するシールバンドとしてスチールバンド又は樹脂製ベルトを用いることは，本件考案出願当時において公知であったと認められ，これに照らせば，イ号物件の製造開始時において，当業者は，「スチールバンド」を樹脂製バンドに置き換えることを容易に想到することができたというべきである。


(5)　さらに，被告は，④の要件に関し，イ号物件は，公知技術１，公知技術４及び公知技術５を併せれば，当業者が極めて容易に推考できたと主張するが，被告の無効主張に対する後記判断のとおり，上記の各公知技術によって，本件考案ひいてはイ号物件を容易に推考できたと認めることはできない。(6)　昀後に，被告は，原告はスリットを密封するものとして「シールバンド」を使用すべきところを誤って「スチールバンド」の名称を使用しながら，これを訂正することなく放置していると主張して，不作為による意識的除外（⑤の要件）ないし包袋禁反言の法理を援用する。
しかしながら，原告が，本件考案の出願手続において，樹脂製バンドによる構成を意識的に除外したと認めるに足りる証拠はない（甲１によれば，本件明細書中の考案の詳細な説明にも，従来技術の説明においてロッドレスシリンダの一般的な構成を示すために１回だけ「スチールバンド」の用語が使用されているにすぎないことが認められる。）上，上記の法理は，例えば出願中の審査官からの登録拒絶通知又は無効理由通知に対応して，権利者がその権利の登録ないし存続を図るべく，権利の範囲を限定し，あるいはそれを明確ならしめる特定文言を付加したなどの事情が存する場合に，後日，これに反する主張をすることは，信義則によって禁じられるという内容であるところ，本件のように，より広義の用語を使用することができたにもかかわらず，過誤によって狭義の用語を用い，かつ広義の用語への訂正をしない（このような訂正が許されるか否かはともかく）というだけでは，均等の主張をすることが信義則に反するといえないことは明らかである（均等論は，限定された場面であるにせよ，正しくこのような場合における権利の救済を認める法理である。）。
(7)以上のとおり，イ号物件の樹脂製ベルトは，本件考案の「スチールバンド」と均等であり，構成要件Ａを充足すると判断するのが相当である。２　争点(1)イ　構成要件Ｂ，Ｃの充足の有無（(ア)　イ号物件の「摺動子５０」が摺動する部分は，本件考案の「案内レール」に当たり，構成要件Ｂの「側壁の一方のみに…案内レールを…突設し」を充たさないか。）について(1)　法２６条，特許法７０条１項は，「特許発明（考案）の技術的範囲は，願書に添付した明細書の特許請求（実用新案登録請求）の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」とし，同条２項は，「前項の場合においては，願書に添付した明細書の特許請求（実用新案登録請求）の範囲の部分の記載及び図面を考慮して，特許請求（実用新案登録請求）の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。」と規定する。これらの規定の趣旨からすると，実用新案請求範囲に記載された文言の意味内容を解釈するには，その言葉の一般的な意味内容を基礎としつつも，詳細な説明に記載された発明の目的，技術的課題，その課題解決のための技術的思想又は解決手段及び作用効果並びに図面をも参酌して，その文言により表現された技術的意義を考察した上で，客観的，合理的に行うべきである。(2)　ところで，本件考案は，前記のとおり，ピストンロッドを有しないいわゆるロッドレスシリンダについての考案であるところ，従来技術は，ドライバーに軸芯と直角方向の加重が作用した場合の摺動抵抗の増大を防止し，正確な直線移動を行うためのガイドロッドや左右のガイドレールの機構は，装置の大型化と，圧流体の供給に起因するスリットの広がりによる摺動抵抗の増大という欠点を有していたため，バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみに，その側壁から下方に延びる側壁の下方部にベースを一体に設け，その上に棒状のスリット幅方向の両外側に案内面をそれぞれ備えた案内レールを一体に突設して，片持ち状態でドライバーを案内する構成を採り（こうすることによって，圧流体の影響によってバレルが膨れ，スリットの幅が広がることにより当該スリットの側壁が変位したとしても，案内子と共にドライバーが，その変位量と略同じ程度変位する。），これにより，装置を小型化しつつ，圧流体が供給されてピストンの軸芯に負荷が作用してもドライバーが左右に傾倒することなく，摺動抵抗を極めて小さくして，ドライバーを支障なく正確に案内できるようにしたものである。
したがって，本件考案の上記課題及び効果，ロッドレスシリンダの分野においては，「案内」がドライバーを正確に（精密に）導くことを意味すると解されること（乙２，３，５の１等）からすると，構成要件Ｂ，Ｃの「案内レール」は，構成要件Ｃで示されるとおり，スリットの幅方向の両外側に（すなわち，互いにその背面が向き合って），前記軸芯と平行な（すなわち，上記変位の移動方向と直交する）２つの案内面を備えることを要し，しかも，シリンダの移動途中にピストンの軸芯と直角方向の負荷が作用しても，ドライバーを傾倒することなく正確に案内し（導き），保持する機能を果たすためのレール状のものを意味すると解される。(3)　この点について，被告は，イ号物件の摺動子５０が摺動する部分は構成要件Ｂの「案内レール」に該当し，他方の案内レールとともに両持ちで負荷を担持し案内していると主張するところ，摺動子５０は，別紙イ号物件目録記載のとおり，その中央部で一体になっている係合部５２（１１８）と摺動部５５とで形成されており，係合部５２と摺動部５５（１２２）との間には対向する１組のスリット５８が形成され，係合部５２と摺動部５５の両端部が上下，左右に撓むようになっていること，そして，係合部５２は，側方に張り出す係止片５３を備え，係止片５３がバレル１Ａの上面に載置され，一方の側面がバレル１Ａの溝６０の一方の内側面に対面すること，他方，摺動部５５は，両端部の外側の側面が張り出すように幅広く形成されるとともに両端部が高くなるように上側へ折り曲げ形成され，中央部がバレル１Ａの上面に載置され，両端部の上面が凹部４８の天井面に対面し，両端部の張り出し側面が凹部４８の一方の側面に対面すること，以上の構造を有していることが明らかであり，その係止片５３及び摺動部５５がバレル１Ａの上面及びバレル１Ａの溝６０に沿って摺動することが看取できる。


しかしながら，証拠（乙２８の１ないし１５，甲２９）及び弁論の全趣旨（被告の平成１２年９月１日付け準備書面の第一の三参照）によれば，摺動部５５は，連結板１４の下面に対面してはいるが，連結板１４に対して無負荷ないし軽負荷の場合，摺動部５５と連結板１４との間若しくは摺動部５５とバレル１Ａの上面との間に，肉眼によってもその存在が容易に判別し得る程度の間隙が存在する（前者の間隙は，原告の計測によると０・２７ミリメートルである。ちなみに，別紙イ号物件目録の第７図によれば，摺動部５５の厚さは均一と認められるから，上記間隙は，摺動部５５の全長にわたって存在すると推認される。）のに対し，連結板１４に対して１３キログラム（イ号物件における昀大荷重とされる２７．５キログラムの約半分）の負荷を掛けた場合，両者の間隙が消失し，摺動部５５は連結板１４の下面とバレル１Ａの上面に接すること，摺動子５０（摺動部及び係合部）は樹脂製であり，しかも，摺動部５５と係合部５２とは中央部で一体となってはいるが，両端部にはスリットが形成され，撓むようになっていること，以上の事実が認められ，これによれば，摺動部５５は，連結板１４に掛かる負荷が増加した場合に連結板１４を支持するもので，シリンダの作動中にピストンの軸芯と直角方向の負荷が作用してもドライバーを傾倒することなく案内保持する機能を果たし得るような構造を有しているとは認められず（むしろ，その構造からすれば，連結板１４に掛かる負荷が増大した場合に，連結板１４とバレル１Ａの上面が接触することを防止する目的のものと考えるのが相当である。），スリットの幅方向の両外側に前記軸芯と平行な案内面を有しているともいえない。そうすると，摺動子５０が摺動する部分が構成要件Ｂの「案内レール」に当たるとは認められない。被告は，さらに，上記主張を立証するため，証拠（乙２４，２５，３１）を援用するところ，乙２４，２５には，イ号物件（メカジョイント式ロッドレスシリンダＭＹ１Ｈ２５）を横向きに取り付け，摺動子５０を取り外して連結板に軸芯と直交する方向の負荷を加えた場合に，負荷の大きさ（１キログラムから６キログラム）に比例して連結板の変位量が増大するのに対し，摺動子５０を取り付けて同様の負荷を加えた場合には，比例的に生ずる摺動子の反力によって変位することはない旨の記載があり，乙３１には，上記イ号物件に摺動子がある場合，負荷荷重の大きさに比例して増大する連結板の変位量が，摺動子がない場合のそれと比較して小さい旨の記載がある。しかしながら，乙２４，２５については，前記のとおり，摺動部と連結板との間若しくは摺動部とバレルの上面との間には，肉眼によっても判別し得る程度の間隙があり，その間隙は，原告の計測によると０・２７ミリメートルであることからすると，少なくともその間隙が消失するまでは，負荷に比例して変位が生ずるはずであり（被告提出の乙３１も変位が生ずることを示している。），更に負荷が大きなものになると，樹脂製の摺動子自体の変形も予想されるから，乙２４，２５は前記判断を覆すものとはいえない。また，乙３１については，摺動子を取り付けた場合の実験結果である表２－２と表２－４とでは，無負荷の場合，変位量が「－」となっており，また，始動圧力が案内子がない場合に比べて大きくなっていること，表２－２では負荷加重の増加量と変位量の増加量がほぼ比例していることに照らすと，この実験に用いられたロッドレスシリンダは，摺動部５５がバレル１Ａの上面と連結板１４との間に間隙を有するものであるかについて疑問が残るといわざるを得ず，同様に前記判断を覆すものとはいえない。よって，被告の上記主張は，採用できない。
３　争点(1)イ　同（(イ)　イ号物件の案内レールは，構成要件Ｂの「棒状の案内レール」，構成要件Ｃの「その案内レール」に当たるか）について。(1)構成要件Ｂの「棒状」の意味について，本件明細書中に定義する記載はないが，「棒」の意味が，通常，「手に持てるほどの細長い木・竹・金属などの称」（広辞苑）であることからすると，細長い形状を意味すると解され，その断面図がどのような形状であるかの限定は，その文言から読み取ることができない。また，構成要件Ｃの記載からは，案内レールのスリットの幅方向の両外側に軸芯と平行な案内面をそれぞれ備え得る形状であることが必要と解されるが，棒状であれば，その断面形状が正方形でも長方形でも，あるいはそのほかの形状でも，幅方向の両外側に案内面を備えることが可能であることは明らかである。そして，イ号物件の案内レールが断面形状略長方形の棒状を呈していることは，別紙イ号物件目録の第１図ないし第３図から明らかであるから，構成要件Ｂの「棒状の案内レール」及び構成要件Ｃの「その案内レール」をそれぞれ充足すると判断できる。


(2)　この点につき，被告は，本件考案における「棒状」は，訂正審決によって挿入が認められた用語であり，意識的に限定されたものであるから，本件明細書の実施例の「断面形状台形状」に限定されると主張するが，訂正手続によって挿入されたからといって，意識的に実施例に限定したと解する根拠にはならず，かえって，本件明細書には，「案内レールと案内子との構成は上記に限定されるものでなく，市販のスライデングユニット等より適宜に選択使用することも可である。」と記載されていることに照らすと，案内レールの具体的形態を更に限定する趣旨でないことは明らかであり，被告の上記主張は，採用できない。４　争点(1)イ　同（(ウ)　構成要件Ｂの「その一方の側壁から下方に延びる側壁の下方部」に一体となって突設される「ベース」を充足するか。）について「バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみには，その一方の側壁から下方に延びる側壁の下方部にベースを一体に突設し」の意義について，被告は，文言解釈上，「一方の側壁から下方に延びる側壁」の更に下方部は存在し得ないと主張するが，前記前提事実(4)エに掲記の東京高等裁判所判決（甲３６）が判示するとおり，「一方の側壁から下方に延びる」の用語が，「側壁」を修飾し，その「側壁の下方部」にベースを一体に突設することを意味していると解することは十分に可能である。このことは，本件明細書に，「バレル１Ａのスリットを挟んで両側の側壁９，９ａの一方のみには，その一方の側壁から下方に延びる側壁の下方部にベース１１を一体に突設し」と記載され，本件明細書図面１には，その一方の側壁の下方部にベースが一体に突設されていることとも整合する。このように解した場合，イ号物件が構成要件Ｂの「その一方の側壁から下方に延びる側壁の下方部」に一体となって突設される「ベース」を充足することは明らかである。
５　争点(1)ウ　構成要件Ｄの充足の有無（構成要件Ｄの「案内子をドライバーに設け」を充足するか。）について
前記のとおり，技術的範囲の解釈は，その言葉の一般的な意味内容を基礎としつつも，詳細な説明に記載された考案の目的，技術的課題，その課題解決のための技術的思想又は解決手段及び作用効果並びに図面をも参酌して，その文言により表現された技術的意義を考察した上で，客観的，合理的に解釈，確定すべきところ，本件明細書には，ドライバーと案内子の連結の具体的構成を限定する旨の記載はない。そして，本件考案は，バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみに，その側壁から下方に延びる側壁の下方部にベースを設けて，その上にスリット幅方向に二つの案内面を備えた案内レールを一体に突設し，片持ち状態でドライバーを案内することによって，ピストンの軸芯と直角方向の負荷が作用してスリットが広がってもドライバーが傾倒することがないなどの効果を奏することを目的とする。したがって，ドライバーは，ピストンの軸芯と直角方向の負荷が作用しても傾倒することがないように案内子に案内されてこれと一体的に移動する構造であれば足り，構成要件Ｄの「案内子をドライバーに設け」は，上記の機能を発揮できる構造であれば足りると解される。
そうすると，イ号物件は，ドライバーと連結板の間にフローティング構造を採用し，連結板をピストンの軸芯と直交する垂直方向にわずかに移動可能にしているが，ドライバーと案内子は連結板を介して連結されており，これによって，ピストンが移動する際，移動途中にピストンの軸芯と直角方向の負荷が作用してもドライバーは傾倒することなく，圧流体の供給によってバレルが膨れても何ら支障なく案内され，摺動抵抗を小さくすることができる構造を採用しているから，イ号物件は構成要件Ｄを充足することが明らかである。
６　争点(2)　新規性ないし進歩性欠如を理由とする無効主張について(1)前記のとおり，本件考案の特徴は，ロッドレスシリンダの分野における従来技術の問題点，すなわち，ドライバーに案内子を取り付け，この案内子をガイドロッドによって案内する方法によれば，装置が大型化し，バレル上面の左右の稜角部にガイドレールを取り付け，この左右のガイドレールによってドライバーを案内する方法によれば，圧流体の供給により摺動抵抗が増大するとの欠点を解決するために，バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみに，その側壁から下方に延びる側壁の下方部にベースを一体に設け，その上に棒状のスリット幅方向の両外側に案内面をそれぞれ備えた案内レールを一体に突設して，片持ち状態でドライバーを案内するという技術的手段を採用することにあり，これによって，上記課題を解決し，「ドライバーの移動途中にピストンの軸芯と直角方向の負荷が作用しても，ドライバーは傾倒することなく正確な直線運動を行ない得る。また，従来…に比べて小型化でき，狭い場所であっても容易に取付けが可能である。また，圧流体の供給によってバレルがふくれてもドライバーを何ら支障なく案内でき，昀小の摺動抵抗で高精度の移送が可能となる。更に，センサスイッチ等の制御部材は従来と同様に支障なく取付けることができる。」という効果を生じるものである。ここで，特に，圧流体の供給によってバレルが膨れてもドライバーを支障なく案内でき，昀小の摺動抵抗で高精度の移送が可能となるのは，案内レールが側壁の下方部のベース上に突設されることにより，バレルのスリットを挟んだ両側の側壁から案内子が離間されて摺動抵抗が大きくならないからであるとともに，２つの案内面をもつ案内レールが側壁の一方のみに突設されていることにより，圧流体の供給によってバレルが膨れ，スリットの側壁が変位したとしても，案内子とともにドライバーがスリットの側壁の変位量と略同じ変位量移動するから，結局，スリットの片側の側壁と案内レールの案内面との間の距離と，ドライバーと案内子との間の距離とが異なるものになることが防止され，ドライバーがスリットに対して傾倒することなく，摺動抵抗が大きくなることがないからであると解される。この意味で，本件考案の技術思想の中心は，構成要件Ｂに表現されているということができる。
(2)　以上を前提として，本件考案の技術的思想が，被告の主張する各公知技術において開示ないし示唆されているかを検討する。
ア　公知技術１について


乙２には，「２つの内室と２個のピストンが共通のケーシング（バレル）の中に並べて設けられ，かつ中央の隔壁によって相互に分離され，両ピストンの力取出し突起（ドライバー）が互に平行に延び，かつ連結板にねじ止めされ，…この構造により，ピストンとその力取出し突起が変形不可能な中央の隔壁に沿って正確に案内される。それによって，縦スリットが圧力の作用によって少し拡がっても，力取出し突起は側方移動不可能である。縦スリットの拡大は，隔壁とは反対の縦スリットの側でのみ発生する。」，「従って，平行に延びる両内室の中で等しい…横向きの力を受けない。よって，隔壁が変形したり，横へ移動することがないので，本発明の圧力媒体シリンダの，圧力とは全く無関係の案内特性が得られる。」と記載されている（３ページ）。そうすると，公知技術１の特徴は，並列する２個のピストンを用い，当該２個のピストンが挿入される２つの内室の中で等しい圧力が発生するため，縦スリットが圧力の作用によって少し広がっても，２つの内室の中間に存在する中央の隔壁が受ける横向きの力を相殺して当該隔壁の変形を防ぐとともに，力取出し突起は側方移動せず，縦スリットの拡大による影響は，中央の隔壁とは反対の縦スリットの側でのみ発生するように構成したことにあると認められる。
したがって，公知技術１は，１つのピストンのみを使用し，当然，横向きの力を相殺できずに側壁が変形することを前提としつつ，それでも案内子を円滑かつ正確に案内できるようにすることを内容とする本件考案とは，技術思想において本質的に異なることが明らかであり，かつ本件考案の技術思想についての示唆もないというべきである。
この点について，被告は，公知技術１も側壁が変形することを前提としていると主張するが，前記のとおり，その変形は，連結された力取出し突起と反対側の縦スリットの側でのみ発生するものであるから，上記主張は，採用できない。
イ　公知技術２について
乙３には，発明が解決しようとする問題点として，「本発明は，荷重伝達要素または案内要素に不均一または過大な荷重が作用した場合あるいは特に案内部材や筒状部材の製造誤差によって，筒状部材内に収容されている荷重受け部材に不均一な荷重が作用するのを防止することができ，しかも高精度の仕上等を必要としない直線伝導装置を提供することを目的とする。」旨，問題点を解決するための手段とその作用として，「外部の荷重伝達要素と，ピストン，そのシール，上記シリンダまたは筒状部材の案内面との間にねじれ荷重が伝達されるのを防止するため，外部からの荷重を受ける部材と伝動要素との間にはベアリングまたは枢軸が設けられ，この伝動要素のうちシリンダまたは筒状部材の外周に案内される部分と，ピストン等の荷重を受ける部分とが自動的に整列されるように構成されている。」旨，それぞれ記載されている（３，４ページ）。そうすると，公知技術２の特徴は，上記問題点を解決する具体的手段として，外部の荷重伝達要素と，筒状部材の案内面との間にねじれ荷重が伝達されるのを防止するため，外部からの荷重を受ける部材と伝達要素との間にベアリングを設けて，筒状部材の外周に案内される部分とピストン等の荷重を受ける部分とが自動的に整列されるように構成したことにあると認められる。したがって，ドライバーの移動途中にピストンの軸芯と直角方向の負荷が作用しても，その負荷を，ピストンの軸芯と平行な案内面を両側に備えた案内レールを用いて受け止めることにより，ドライバーが傾倒しないようにした本件考案とは，その解決すべき課題及び具体的解決手段を異にしていることが明らかである。
このことは，公知技術２の実施例をみても裏付けられる。すなわち，乙３の第１図は，スリット１０の両側に沿って中心面１２の上に２個の案内トラック１６が配置され，つる状の案内要素１７がこの案内トラック１６に縦方向に移動自在に支持され，この案内要素１７はベアリングを介してピストンに所定量だけ移動自在に取り付けられている構成を示しており，同第２図及び第６図（第２図の断面図）も，ヨーク形のつる状案内要素１７０に円板形のベアリング部２２０が設けられ，その反対側に補強帯４５がスリット１０に沿って筒状部材１に設けられて，その曲がりを防止し，また，略ヨーク形のスライダ４６が筒状部材１の２個の下部案内トラック１５の間に縦方向に移動自在に案内されている構成を示しており，いずれもスリットの一方側の外部案内機構４５は，ヨーク形の案内要素１７０と切り離されて単独で使用するものではなく，少なくとも，ベアリング機能を備えた他方側の外部案内要素１７０のみを単独で使用する場合か，又は当該外部案内要素１７０とベアリング機能を備えない一方側の外部案内機構４５とを併用する場合について記載されていると解される。
なお，乙３には，「また，別の実施例では，この筒状部材１に外部案内機構が設けられ，このシリンダ空間２の軸１３の方向の案内をなす。この外部案内機構は第２，６図中４５で示し，補強帯４５が案内レールとして使用され，これらの間には移動要素４５ａが設けられ，この移動要素はポール形のニップルを備え，荷重受け要素１１または案内要素１７０に所定量だけ移動自在に結合されている。」と記載され（７ページ），補強帯側にもベアリング機能を備えてもよい例が示されているが，移動要素が荷重受け要素又は案内要素１７０に結合されていると記載されていて，案内要素１７０の存在を前提としていると解されること，乙３の各図がいずれも筒状部材の外周を巡る案内要素若しくはこれに付加してスライダを図示しており，公知技術２の課題及び目的に照らしても片持ちについての技術思想について何ら言及されていないこと，公知技術２の優先権主張出願である公知技術４が発明の構成要件としてスリットの両側で案内することを明示しており，案内レールを片側のみに設ける記載はどこにもないことなどに照らせば，それが，補強帯側のみを単独で使用することまで示唆したものとはいえない。そうすると，公知技術２は，本件考案とその技術思想において異なる上，これについての示唆もないというべきである。
ウ　公知技術３について
乙４には，発明の名称として「テーブル用直線運動ころがり軸受ユニット」，その目的として「負荷能力が大でテーブルの直線移動量をいくらでも大とすることができ，撓を生じることがなく高精度で安価小型なテーブル用直線運動ころがり軸受ユニットを提供すること」と記載されている（１ページ）。これによれば，本件考案が対象とするロッドレスシリンダが備えるスリット部分における摺動抵抗の増大を解決するための案内機構を開示するものではなく，課題も異なることが明らかである。しかも，乙４に記載された案内手段の構成（例えば，第１１，１２図）をロッドレスシリンダに転用することは，両者を結びつける共通の課題等も見当たらないから，本件考案の技術思想を示唆するものともいえない。
エ　公知技術４について


乙５の１及び２には，その構成として「直線伝導装置が縦方向スリットを設置して端側を閉塞する筒状部材１を有し，その筒状部材内で軸方向に駆動される荷重受け要素４を縦方向に移動可能に設置し，その縦方向スリット１０を荷重受け要素４の両側で，内側にある可撓性シール帯２７によりシールし，この可撓性シール帯は，縦方向スリットを通って外側に突き出し荷重受け要素４と接続する荷重伝達要素１１の下を通って可撓性カバー帯３０に配置される。荷重伝達要素１１は，筒状部材１の一部を囲むつる状の案内要素１７により，縦方向スリット１０の両側で筒状部材１の外面に直接設置する少なくとも二つの平行な案内レール１６上で縦方向に設置される。特に公差にもとづく荷重受け要素の不均一な荷重を防止するためその配置は，荷重受け要素４を少なくとも一つの支承部１８で限定的に可動に案内要素１７と結合するように行われる。」と，その課題として「一般に，荷重伝達要素または案内要素の不均一または過度の荷重，または特に案内部と筒状部材の製造公差のもたらす，筒状部材内に設置する荷重受け要素の不均一な荷重を防止するために，昀初に挙げたような直線伝動装置を高価な構造的対策なしに改善することである。」と記載されている。
そして，上記課題の解決のため，公知技術４は，「荷重受け要素を少なくとも一つの支承部で案内要素と限定的に可動に結合することを特徴とする。この支承部は特に案内要素と荷重伝達要素間に設置でき，好ましい実施形態では筒状部材の外側にあ」り，「少なくとも一つの好ましくはシリンダ軸に直角で縦方向スリット中心面内に支承軸を有し，荷重伝達要素と案内要素を限定的に互いに回転可能とすることが有利である。」と記載されている。
これらの記載によれば，公知技術４は，二つの案内レールを有することを前提として，荷重受け要素と案内要素とを結合させる支承部の構造にその特徴があると理解できる。そして，その実施例（第１ないし第３図）では，いずれも，シリンダを囲む筒状部材そのものの周囲４カ所に案内レール１５，１６を設けていることからすると，筒状部材（シリンダ）内の圧力が高まることによるシリンダの広がり（変位）の影響を避けることはできないと考えられる。この点について，被告は，公知技術４は，その実施例においても，案内要素としてのリニアガイドは片側に設けられているし，リニアガイドを両側の側壁に設ける場合は，両方のすなわち４つの案内面が相互に干渉し合うことによりかじり等を生ずる懸念があるから，側壁の一方のみに案内レールを設けることは十分にあり得る構造であり，現に乙５の２には，明らかに片側のみでよいと記載されており，逆に，両側に設けなければならないとする積極的な記載あるいは示唆はない旨主張するところ，乙５の２には「代替する実施形態では筒状部材２に外部案内システムを配置し，シリンダ穴２の軸１３に平行に整列することもできる。それら外部案内システムは，例えば第２図の４５では補強板の代わりに設置でき，その際ボールブッシュ（弾薬筒）のようなスライダなどの方法で形成できる。４５ａで示唆する可動要素を荷重伝達要素１１または案内要素１７０と好ましくは限定的に可動に接続する。その場合，４５の外部案内システムが要素４６，１７０の課題を引き受けるので，スライダ４６と案内要素１７０のない実施形態も可能である。」と記載されており，スライダ４６（案内レール１５を含む。）と案内要素１７０に代えて，補強板４５の位置に，可動要素４５ａなどから構成され，ボールブッシュのようなスライダなどの方法で形成できる外部案内システムを設置する技術が示されている。
しかしながら，乙５の２には，上記外部案内システムについて，軸芯と平行に整列するとあるのみであって，その具体的構成の記載がなく，むしろ，スライダは弾薬筒等において両側の側壁で案内される構造を意味すると考えられるから，案内部材を縦方向スリットの両側に設けることを示しているとも解し得ること，少なくとも，筒状部材の圧力が高まることに対して片持ちでその変位による影響を回避する点について，乙５の２には何らの記載もなく，かえって，請求の範囲には明確にスリットの両側に案内レールを設置すると記載されていることに照らせば，可動要素４５ａなどからなる外部案内システムについてもスリットの両側に設置することを前提としていると理解するのが合理的である。また，前記実施例を示す第２図は，第１図及び第３図と同様，その一部を省略した図面であると考えられることから，案内要素１７０を省略した場合に外部案内システム４５若しくは可動要素４５ａが筒状部材の一方のみに設置される構成を示しているとは断言できない（むしろ，可動要素４５ａの部材は，スライダ４６，案内要素１７０，ベアリング２２０と比較して小さい部材であることからすると，一方のみに設置するものではないと推測される。）。
そうすると，本件考案のように，積極的に筒状部材の側壁の一方のみに案内レールを突設することを特徴とする技術思想について，乙５の２が何らかの開示ないし示唆をしていると認めることはできない。したがって，被告の上記主張は採用できない。
オ　公知技術５について
被告は，公知技術５は，構成要件Ｂを示している旨主張するところ，乙１６（翻訳文）には，「この新しい空気式リニアユニットは，ピストンロッドの無いシリンダ(1)と，ボールガイドを有して前記シリンダに平行に配置される一つまたは複数のガイドレール(2)を備え，前記ガイドレールは，前記シリンダに固着されて水平方向及び鉛直方向に発生する力および運動量を吸収し，キャリッジ(3)は，ピストンブラケット(4)に連結されて更なる直線方向，回転方向及び他の移動あるいは操作荷重を吸収する。この空気式リニアユニットの本質的な利点は，ピストンロッドの無いシリンダを使用することにより素速く大きな直線的変位が設置スペースを節約して得られる点にある。」との記載がある。


これに続けて，乙１６には，「この空気式リニアユニットの本質的な利点は，ピストンロッドの無いシリンダを使用することにより素速く大きな直線的変位が設置スペースを節約して得られる点にある。シリンダがガイドレールに連結され，キャリッジがシリンダのボールガイドおよびピストンブラケットに連結されることにより，ユニット構成に応じたコンパクトなリニアガイドの動作が得られる。ガイドレールを使用することにより，平行な案内および終端位置に関する高い再現精度が得られ，大きな力および運動量が移動可能である。」と記載されており，これらによれば，公知技術５は，ボールガイド及びキャリッジを有する一つ又は複数のガイドレールを備える空気式リニアガイドユニットに関するもので，ガイドレールは，シリンダに平行に配置されたシャフトであり，端部においてシリンダに連結され，キャリッジは，ガイドレール上のボールガイド（ボールベアリング）にガイドされてシリンダのピストンブラケットにより移動するように，ボールガイド及びピストンブラケットに結合される構成を採ることを特徴としていると認められる。したがって，公知技術５は，ガイドレール上をガイドされるキャリッジによって案内するものであって，バレルのスリットを挟んだ側壁の一方のみの側壁の下方部にベースを突設するものでもなく，シリンダと別の位置にガイドレールを設けることから，正に本件考案が解決すべき課題とした装置が大型になる欠点を有する従来技術の範ちゅうに入り，本件考案とはその目的，構成及び作用効果を異にするというべきである。よって，乙１６に本件考案の技術思想について何らかの開示ないし示唆があるとは認められない。
カ　公知技術６について
公知技術６は，乙５６に記載されているように，「縦スリットを有し，末端側が軸受フランジで閉鎖された形状安定な異形管の中にウォームが支承され，ウォームナットによって管の長手方向に駆動される伝動部材が上記の縦スリットを貫いて異形管から外へ突出し，この長手方向直線運動を発生する動力源が配属されて成るウォームギアに沿って，被駆動伝動部材の限られた直線運動を発生するための機械式直線駆動装置」に関するものであり，従来のこの種の装置が，「伝動部材の縦運動が被駆動ウォームによって強制的に行われるから，１個の軸上で複数個の伝動部材を互いに独立させることは基本的に不可能である。また伝動部材の直線運動速度の変更は，ウォームの回転数を適当に調整することによってしか行えない」欠点を有していたので，「上述の直線駆動装置と比較して拡張された使用範囲を長所とし，しかもそれによって場所の必要が大幅に増加せず，又は被駆動部分の位置ぎめ又は運動の精度が阻害されない機械式直線駆動装置を提供す」べく，「ウォームナットが回転自在かつ軸方向移動不能に伝動部材に支承され，また伝動部材に連接された動力源が，伝動部材に配属されたギヤを介してウォームナットと連結される」構成を採ったことを特徴とすると認められる。
そうすると，乙５６は，本件考案のようにバレル内部に圧流体を供給することによって動力源とし，これによって駆動するピストンの運動をバレル外部に設けられた案内子に伝えて移動させる装置に関するものではなく，異形管の外部に設けられた電動機等を動力源とし，これを異形管の中に支承されたウォームに伝動して駆動させる装置に関するものであるから，いわば動力の伝動方向が逆方向であって，技術分野を全く異にし，またバレルが押し広げられてスリットが広がるおそれもあり得ないから，解決すべき課題も共通でないことが明らかである。そうすると，公知技術６は，本件考案の技術思想について何らかの開示ないし示唆をしているとは認められない。
(3)　以上の認定，判断によれば，本件各公知技術は，本件考案の技術思想，特にこれを特徴づける構成要件Ｂについて，何らかの開示ないし示唆をしているものとは認められない。そうすると，単独の公知技術によって本件考案が公知であったと認められないことはもちろんのこと，これらを組み合せても，本件考案の出願当時，当業者が本件考案を想到することは容易であったとは認められず，結局，本件考案が，新規性ないし進歩性の欠如を理由として明らかに無効であるとの被告の主張は，採用できない。
７　争点(3)　改正前の法５条４項，３７条１項３号違反について本件考案の実用新案登録請求の範囲には，「案内子を前記ドライバーに設けた」と記載されているが，案内子をドライバーにどのように設けるかについては具体的に特定されていない。しかしながら，案内子をドライバーに連結する方法は，その当時としても多種多様な手段が考えられ（実施例に示すように，連結板を介してドライバーに連結する構成や，さらには，イ号物件が採用しているフローティング構造は公知であった。），かつどのような手段を採用したとしても，スリット部分の摺動抵抗の増大化防止という本件考案の本来の課題が消滅するものでもないし，本件考案の課題に対する解決手段の作用効果が無効化するものでもないから，案内子をドライバーに設ける具体的構成は，考案の構成に欠くことができない事項に当たるとは認められず，本件考案の登録が改正前の法５条４項，３７条１項３号に違反するものとはいえない。
８　争点(4)　損害額について
(1)　まず，主位的請求（法２９条１項）について判断するに，証拠（甲５８）によれば，原告が「ロッドレスシリンダＯＲＳ」シリーズを製造，販売している事実が認められるが，同時に，原告は，同製品が本件考案の実施品でないことを自認しているところ，このような場合には，原告製品と侵害製品とが市場において競合し，侵害製品がなかったならば原告製品の販売量が増加するとの関係が相当な確度でもって認められない限り，原告製品の単位利益額をもって，法２９条１項に基づく損害の請求をなし得ないと解すべきところ，本件においては，上記関係を認めるに足りる証拠はなく，また，「ロッドレスシリンダＯＲＳ」シリーズの単位利益額が原告主張の金額であることを客観的に示す証拠もない。よって，原告の主位的請求は理由がない。
(2)　次に，予備的請求について判断する。
ア　まず，前提となるイ号物件の販売代金総額について検討するに，証拠（甲３９）によれば，イ号物件の１本当たりの定価は，本体の平均価格が８万６８７０円，ストローク調整ユニットのそれが１万１８２３円，オートスイッチのそれが６３４０円とされており，その合計額は１０万５０３３円であることが認められる。
しかしながら，実際の販売価格が定価を下回る状況はまれではなく，特にイ号物件は一般産業用機械であり，代理店等を介する取引の割合が多いと推測できるから，定価から相当程度の減価（値引き）をして販売することが十分に考えられるところ，現に，証拠（乙４７）には，その平均販売単価は５万８４７７円であり，合計販売代金総額が１８億２０４３万６０００円であると記載され，この金額を上回る金額で販売されたことを裏付ける証拠は見当たらないことからすると，定価は名目上のものにすぎず，上記金額をもって被告の販売代金総額であると認めるのが相当である。


主　　　　　文
１　原告らの請求をいずれも棄却する。
２　訴訟費用は両事件とも原告らの負担とする。
事実及び理由
第１　法令等の略称について
本判決では，以下のとおり，各法令等について，略称を用いる。
１　「憲法」　日本国憲法
２　「日米安保条約」　日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約３　「日米地位協定」　日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並
びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定
４　「沖縄返還協定」　琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定５　「特措法」　日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法６　「位置境界明確化法」　沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関す
る特別措置法
７　「暫定使用法」　沖縄における公用地等の暫定使用に関する法律
第２　請求
１　平成１２年(行ウ)第５号事件
被告内閣総理大臣が，平成１２年６月２７日，別紙物件目録記載の各土地についてなした使用認定は，これを取り消す。
２　平成１３年(行ウ)第６号事件
被告沖縄県収用委員会が，平成１３年６月２８日，別紙物件目録記載の各土地についてなした使用裁決は，これを取り消す。
第３　争いのない事実等
１　各被告による処分
(1)　原告Ｐ１は，別紙物件目録記載１の土地（以下「本件土地１」という。）を，平成６年６月１日贈与により取得し，以後所有している。
原告Ｐ２は，同目録記載２の土地（以下「本件土地２」という。また，本件土地１と同２を併せて「本件各土地」という。）を，昭和６３年２月８日，売買により取得し，以後所有している。(2)　被告内閣総理大臣は，起業者である那覇防衛施設局長からの申請に基づき，平成１２年６月２７日，特措法５条の規定によるものとして，本件各土地について，それぞれ使用の認定をし（以下「本件各使用認定」という。），本件土地１につき総理府告示第３５号，本件土地２につき総理府告示第３６号をもって，それぞれ告示した。(3)　被告沖縄県収用委員会は，起業者である那覇防衛施設局長からの申請に基づき，平成１３年６月２８日，本件各土地につき，それぞれ，権利取得及び明渡しの時期を平成１３年８月１３日とし，使用の期間を本件土地１については権利を取得する時期から平成１７年５月３１日まで，本件土地２については権利を取得する時期から５年間とする権利取得裁決及び明渡裁決（以下「使用裁決」という。）をした（以下，本件各土地についての各使用裁決を併せて「本件各使用裁決」という。）。
２　α１通信所の概要
(1)　本件土地１を含む中頭郡α２（α３，α４，α５，α６，α７，α８，α９，α１０及びα１１），α１２（α１３，α１４，α１５，α１６，α１１及びα１７）及びα１８（α１９）の約５３万５０００平方メートルの区域（昭和４７年４月２７日付け官報に掲載された防衛施設庁告示第７号の別図で示された区域。以下「本件第１区域」という。）は，日米安保条約６条及び日米地位協定２条１項に基づき，昭和４７年５月１３日閣議決定（乙１１），同月１５日日米地位協定第２条に基づく施設及び区域の提供等に関する協定（乙１０），同年６月１５日防衛施設庁告示第１２号（乙１２）によりα１通信所施設の用地として駐留軍に提供され，以来現在に至っている。なお，本件第１区域の面積は，日米地位協定等に基づいて駐留軍に使用を許した当時は，約５１万４０００平方メートルとされていたところ，位置境界明確化法に基づく地籍調査の結果により，前記のように面積が変更されたが，当初から境界そのものに変更はない。
(2)　α１通信所の主たる任務は，無線の迅速な中継並びにアメリカ合衆国及び同盟国の防衛のための通信の確保であり，付加的任務は，送信の保全，電磁波現象の研究並びに航行及び空対海救難任務支援のための方向探索の支援である。そのため，α１通信所には，３６０度の全方位からの微弱な電波をも受信できるように，受信能力を上げる装置が設けられている。すなわち，α１通信所の施設の中央部に，アンテナ，中継所，支援施設，倉庫，警衛所，補給事務所等が設けられ，その外側をいずれも円形に取り囲むように，「象のオリ」と通称されるゲージ状のリフレクタースクリーン（電波を反射させたり透過させたりする機能を有するもの），低周波用アンテナ，外側のリフレクタースクリーン，高周波用アンテナが順次設置され，さらに，その外側を円形に取り囲むように，電磁障害除去地と通称される区域が設けられていて，「象のオリ」から電磁障害除去地までの地下約６インチないし１２インチには，通路部分を除く全面に，メッシュ状の金属線が敷き詰められている。
(3)　本件土地１は，この電磁障害除去地と「象のオリ」の間に位置し，その上には，低周波用アンテナの支線の基礎及び外側のリフレクタースクリーンの一部が設けられ，地下には，メッシュ状の金属線が敷き詰められている。
３　α２０補給地区の概要
(1)　本件土地２を含む沖縄県浦添市の約２７５万平方メートルの区域（昭和４７年４月２７日付け官報に掲載された防衛施設庁告示第７号の別図で示された区域。以下「本件第２区域」という。）は，同市の西部に所在し，国道５８号の西側に沿って，東西約１キロメートル，南北約３キロメートルのやや細長いほぼ楕円形の形状をした平たんな地域であり，日米安保条約６条及び日米地位協定２条１項に基づき，昭和４７年５月１３日閣議決定（乙１１），同月１５日日米地位協定第２条に基づく施設及び区域の提供等に関する協定（乙１０），同年６月１５日防衛施設庁告示第１２号（乙１２）により，α２０補給地区の用地として駐留軍に提供され，以来現在に至っている。なお，本件第２区域の面積は，日米地位協定等に基づいて駐留軍に使用を許した当時は，約３１４万５０００平方メートルとされていたところ，その後，数次にわたる一部返還を経て，現在の面積は約２７５万平方メートルとなっている。


(2)　α２０補給地区は，昭和２０年に米軍が使用を開始し，以来沖縄における補給基地として使用されてきたが，沖縄復帰に当たり，日米地位協定２条１項に基づく施設及び区域として，宿舎，事務所及び後方支援施設に使用する目的で駐留軍の用に供されたものである（ただし，同地区は次のとおり海兵隊により使用されているところ，海兵隊が「駐留軍」に含まれるかについては，原告らはこれを否定しており，争いがある。）。α２０補給地区は，現在，海兵隊α２１基地司令部管理の下，第３海兵役務支援軍，第３海兵営繕大隊，第３補給大隊等が使用し，倉庫，機械修理工場，洗濯場，宿舎，事務所等が設置されている。α２０補給地区のうち，国道５８号沿いは事務所・倉庫・工場地区として，その余の部分は住宅・隊舎及び資材置場地区として使用されている。本件土地２は，駐留軍が使用しているα２０補給地区の用地の一部であり，道路敷
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及び倉庫用地として使用されている。
４　本件土地１の使用認定，同裁決の経緯
(1)　那覇防衛施設局長は，平成８年３月２９日，被告沖縄県収用委員会に対し，特措法１４条の規定により適用される土地収用法３９条１項の規定に基づき，本件土地１について使用裁決の申請をした。これに対し，被告沖縄県収用委員会は，平成１０年５月１９日，本件土地１について，権利取得の時期を平成１０年９月３日，使用期間を同日から平成１３年３月３１日までとする等の内容の使用裁決をした。これにより，被告内閣総理大臣は，使用裁決に定められた同日までの本件土地１の使用権原を取得した。平成８年１２月２日に取りまとめられた沖縄に関する特別行動委員会（ＳＡＣＯ）昀終報告において，α１通信所については，「アンテナ施設及び関連支援施設がα２２に移設された後に，平成１２年度末までを目途に，α１通信所（約５３ヘクタール）を返還する。」とされた。
しかし，結果的に，α１通信所について，平成１２年度末である平成１３年３月３１日までの返還の実現が困難となった。
国は，平成１３年４月１日以降の使用についての賃貸借契約の締結について依頼したが，原告Ｐ１はこれを拒否し，合意の得られる見込みがない状況となった。
(2)　そこで，本件土地１について，引き続き駐留軍の用に供する必要があるとして，那覇防衛施設局長は，平成１２年４月１４日，土地所有者である原告Ｐ１及び関係人に対し，その提出期限を同年５月８日とする特措法４条に規定する意見書の提出を依頼した。同月１９日，那覇防衛施設局長は，同条に基づき，土地所有者である原告Ｐ１及び関係人から提出された意見書を添付し，本件土地１の使用認定申請書を被告内閣総理大臣に提出した（乙１）。(3)　平成１２年６月２７日，被告内閣総理大臣は，上記申請に係る本件土地１の使用が特措法３条の要件に該当すると認め，同法５条に基づき本件使用認定をし（乙３），同法７条１項に基づき，那覇防衛施設局長にその旨を文書で通知するとともに，使用する防衛施設局長の名称（那覇防衛施設局長），使用する土地の所在並びに使用する土地の調書及び図面の縦覧場所を同日付け官報で告示した。
(4)　平成１２年９月６日，那覇防衛施設局長は，特措法１４条の規定により適用される土地収用法３９条１項及び４７条の２第３項の規定に基づき，被告沖縄県収用委員会に対し，本件土地１について使用裁決の申請等をした（乙５，１４）。
これに対し，被告沖縄県収用委員会は，平成１３年６月２８日，本件土地１について，権利取得の時期を同年８月１３日，使用期間を同日から平成１７年５月３１日までとする等の内容の使用裁決をした。これにより，国は，使用裁決に定められた同日までの本件土地１の使用権原を取得した（乙７）。
５　本件土地２の使用認定，同裁決の経緯
(1)　本件土地２については，昭和６３年８月９日，原告Ｐ２との間で賃貸借契約（前所有者Ｐ３との賃貸借契約を改定したもの）を締結し，使用してきた。この契約は，昭和５６年４月１日を始期としており，民法６０４条の規定により契約の始期から２０年後にあたる平成１３年３月３１日をもってその期間が満了するものであった。そこで，国は，同日以降の使用について賃貸借契約の締結を依頼したが，原告Ｐ２はこれを拒否し，合意が得られる見込みがない状況となった。(2)　そこで，本件土地２について，引き続き駐留軍の用に供する必要があるとして，那覇防衛施設局長は，平成１２年４月１４日，土地所有者である原告Ｐ２に対し，その提出期限を同年５月８日とする特措法４条に規定する意見書の提出を依頼した。同月１９日，那覇防衛施設局長は，同条に基づき，土地所有者である原告Ｐ２から提出された意見書を添付し，本件土地２の使用認定申請書を被告内閣総理大臣に提出した（乙２）。(3)　平成１２年６月２７日，被告内閣総理大臣は，上記申請に係る本件土地２の使用が特措法３条の要件に該当すると認め，同法５条に基づき本件使用認定をし（乙４），同法７条１項に基づき，那覇防衛施設局長にその旨を文書で通知するとともに，使用する防衛施設局長の名称（那覇防衛施設局長），使用する土地の所在並びに使用する土地の調書及び図面の縦覧場所を同日付け官報で告示した。
(4)　平成１２年９月６日，那覇防衛施設局長は，特措法１４条の規定により適用される土地収用法３９条１項及び４７条の２第３項の規定に基づき，被告沖縄県収用委員会に対し，本件土地２について使用裁決の申請等をした（乙６，１５）。
これに対し，被告沖縄県収用委員会は，平成１３年６月２８日，本件土地２について，権利取得の時期を同年８月１３日，使用期間を同日から平成１８年８月１２日までとする等の内容の使用裁決をした。これにより，国は，使用裁決に定められた同日までの本件土地２の使用権原を取得した。（乙８）
第４　争点
本件の主たる争点は，①本件各使用認定が特措法３条の要件を満たしているか，②本件各使用裁決について，土地所有権者の立会いや実測平面図の作成時期に関する手続違反があるか，である。
第５　当事者の主張
１　原告らの主張


(1)　本件各使用認定は，以下のとおり特措法３条に違反する。すなわち，特措法３条は，「駐留軍の用に供するため土地等を必要とする場合において，その土地等を駐留軍の用に供することが，適正且つ合理的であるときは，この法律の定めるところにより，これを使用し，又は収用することができる」と定めており，同法により使用認定をするためには，「駐留軍の用に供するため土地等を必要とする」こと及び「土地等を駐留軍の用に供することが，適正且つ合理的である」ことの各要件が充足される必要がある。
(2)　「必要性」の要件について
上記必要性の要件は，以下のとおり厳格に解釈されなければならない。ア　    特措法に基づく強制使用は，「駐留軍」の用に供する場合でなければならない。「駐留軍」とは，同法１条所定の日米安保条約に基づき「日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊」をいい，同条約６条所定の「アメリカ合衆国の陸軍，空軍及び海軍」を意味すると解されるから，この３軍に属さない海兵隊や特殊機関等は，基地内で活動する機関ではあっても，「駐留軍」には該当しないというべきであり，その用に供することは必要性の要件を満たすものではない。
また，日米地位協定１条では，「合衆国軍隊の構成員」と「軍属」及び「家族」との相違を明記しており，同協定１５条では，日本国が米国に提供した施設及び区域内で，合衆国軍隊だけでなく，歳出外資金によって運営する諸機関や軍属，家族等様々な種類の活動が行われることが予定され，現実に活動が営まれているが，特措法に基づいて強制使用をなしうるのは，上記３軍が主体となって直接の使用に供する場合に限られ，これに当たらない「歳出外資金によって運営する諸機関や軍属，家族等」が使用する場合には，「必要性」の要件を満たさないというべきである。イ　駐留軍が提供物件を使用する場合であっても，その使用は「駐留目的」の範囲内に限られる。特措法１条，日米地位協定２条及び日米安保条約６条の各規定からすると，駐留目的は，「日本国の安全に寄与し」，「極東における国際の平和及び安全に寄与する」ことに限定されており，日本国及び極東以外の国際の平和及び安全に寄与するために使用される施設は，上記駐留目的を逸脱し，その用に供するための強制使用は許されないのである。
しかるに，「極東」とは，昭和３５年２月２６日の政府統一解釈によれば，「極東地域は，・・・大体にお
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いてフィリピン以北並びに日本及びその周辺地域で韓国及び中華民国の支配下にある地域もこれに含まれている」とされるにもかかわらず，駐留軍基地は，上記「極東」の範囲を越え，太平洋，インド洋は無論のこと，中東への戦略拠点としても使用されるなど，上記駐留目的を超えて使用されており，違法である。さらに，安保「再定義」（平成８年４月１７日の日米首脳会談における「日米安保条約を基盤とする両国間の安全保障面の関係が・・・２１世紀にむけてアジア太平洋地域において安定的で繁栄した情勢を維持するための基礎であり続けることを再確認した」，「米国が引続き軍事的プレゼンスを維持することはアジア太平洋地域の平和と安定の維持のためにも不可欠である」とする日米安保条約の「再定義」）によって，日米安保条約が極東のみならずアジア太平洋地域に拡大して適用され，駐留目的をさらに逸脱することになった。ウ　土地等の使用目的が駐留目的の範囲内にあると認められる場合であっても，土地等の使用に日米安保条約６条に掲げる「目的」を遂行するための「手段」として土地等を提供する客観的必要性があること，すなわち，「目的」と「手段」との関連性が直接的に認められなければならない。特措法の立法目的は，日米安保条約６条に基づく施設提供の義務を履行することにあり，土地等の強制使用が認められることの裏返しとして個人の財産権を侵害することになるから，財産権の保障との権衡上，目的を遂行するための手段として，土地等を使用することに目的との直接的な関連性がなければならないというべきであり，例えば，ゴルフ場や教会などの設置を目的とする土地等の使用は，駐留目的との直接的な関連性がなく，「必要性」の要件を満たさないのである。
(3)　「適正且つ合理的」の要件について
上記適正且つ合理的の要件は，憲法上の財産権の侵害との権衡上，以下のとおり厳格に解されねばならない。ア　当該基地・施設のために一定の土地を米軍に提供する必要性が一般的に認められるとしても，当該土地を強制使用してまで提供しなければならない程度の客観的必要性が高いことが必要である。(ア)　客観的必要性は，個別の土地毎に具体的に検討されなければならない。必要性の要件が満たされても，日本の中で米軍基地提供の必要性があるかにとどまらず，更に当該土地を提供することが適正かつ合理的かが検討されねばならない。単に基地施設の客観的必要性があるだけでなく，当該土地の具体的用途との関係で，個別の必要性があることについて説明が尽くされていなければならない。(イ)　客観的必要性があるだけでなく，その程度が高いことが要求される。憲法の認める財産権の不可侵性との関係で，公共の利益を理由に制限するとしても，必要且つ昀小限の原則から導かれる。(ウ)　そして，客観的必要性が高いことの基準としては，提供方法の非代替性（任意契約により提供可能か，そのような努力をしたか），提供土地の非代替性（他に提供する土地が存在しない）及び必要昀小限性（強制使用する範囲は必要昀小限でなければならない）などがある。
イ　提供により得られる公共の利益がこれにより失われる利益に優っている必要がある。まず，前述した「駐留軍」の使用であること，駐留目的の範囲内であること及び駐留目的と手段との関連性について，その存否だけでなく，それがいかなる程度の公共の利益であるかが検討されなければならず，土地等を強制使用することによって得られる利益の程度が低いときは，失われる利益との関係で，適正且つ合理的の要件を欠く。他方，失われる利益としては，財産権のみならず，以下の利益が失われるかが検討されねばならない。①思想・良心・信条の自由の侵害（太平洋戦争，沖縄戦などの悲惨な体験にかんがみ，自らの土地を決して戦争のために使わせたくないという土地所有者の思想，信条の侵害は，失われる利益の重要なものである。），②街作り，都市計画上の被害（失われる利益には公共的利益も含まれるが，本件各土地の強制使用により，狭い沖縄の地に広大な米軍基地が存続し，沖縄の各自治体の街作りや都市計画上，多大な支障が生じており，公共の利益を欠いている。），③騒音，軍事基地がある故の基地被害（騒音，事故の危険性，米軍兵による犯罪も考慮すべきである。），④土地所有権への侵害の程度（米軍基地のための強制使用は，使用期間中の土地所有者の使用を排除するにとどまらず，基地環境汚染や原状回復の担保のないことなどにより，侵害の程度が著しく，強制使用の要件を欠く。），⑤本件強制使用以前の違法状態
ウ　クリーンハンドの原則