(3)　原告は，本件審決は，周知技術に名を借りて，新たな公知文献（実公昭２８－１１７３号公報（甲８））に基づいて判断をしているが，新たな公知文献を判断の資料とするのであれば，担当審判長は，原告に対し，あらためて拒絶理由を通知して意見を述べる機会を与えるべきであったのに，これを怠って本件審決に至ったものであり，本件審判の手続には瑕疵がある旨主張する。しかしながら，本件審決は，審査段階で通知した拒絶理由で引用された公知文献に周知技術を組み合わせることにより，相違点１，２に係る本願発明の構成を想到することは容易であると判断したものであり，新たな拒絶理由に基づいて本件拒絶査定を維持したものでないことは明らかである。原告は，本件審決がその判断に引用した実公昭２８－１１７３号公報（甲８）は周知例ではなく，公知文献にすぎないかのようにいうが，甲８は，本件出願の審査段階での上記補正に係る事項が周知技術に属することを明らかにするための証拠として引用されたものであり，それが周知技術を開示したものであることは後記に説示するとおりである。しかして，このような周知技術に係る文献を引用して拒絶査定を維持することは，審判において，拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合には当たらないから，本件において，甲８を提示した拒絶理由を通知して，原告に意見を述べる機会を与えることは要しないというべきである。上記原告の主張は採用できない。
(4)　したがって，本件拒絶査定，本件審決に手続上の瑕疵はなく，原告主張の取消事由１には理由がない。
２　取消事由２（相違点１についての判断の誤り）について(1)　原告は，本願発明において，ピンによる固定は他の構成要素と有機的に結合するものであって，研磨ブラシの技術分野においては，ピンによる固定とネジによる固定とでは技術的意義が異なるから，ネジによる固定をピンによる固定とすることが容易であるとはいえない旨を主張する。
(2)ア　そこで，まず，本願発明におけるピン固定の技術的意義について検討するに，本件明細書（甲３，４）には次のとおり記載されている。(ア)　「【従来の技術】一般に，この種の半割り式研磨ロールのコア金具は，２つの半円筒体相互の組付けをもって構成され，各半円筒体は両端の厚肉部と中央の薄肉部とから形成され，厚肉部にはボルト挿通用の孔が貫通状に開設される。そして，このコア金具の外周にはバフ又はブラシが取り付けられる。しかして，このコア金具は従来より鋳造をもって成形されることを通常とするが，その成形上の手間，製作精度，及び成形後の加工手間と種々問題がある。すなわち，成形過程においては一品毎の砂型の作成，固化に要する時間，巣の発生等，熟練と手間を要する。また，製作精度において高い寸法精度を得ることが困難であり，回転軸への取付けにおいて密着性が得られず，また，回転軸とともに回転する際には振れが生じるという欠点がある。」（段落【０００２】）
(イ)　「（作用）このコア金具によれば，コア本体と介装金具とはそれぞれ別体をもって組み付けられるものであり，それぞれ高い成形精度で作製され，それらの組付け体も高い寸法精度が得られる。コア本体と介装金具との組付けは，それらの肉厚に穿設されたピン挿通孔内に取付けピンを強嵌挿することにより一体化されるので，組立てが容易であるとともに，強固な構造が得られる。」（段落【０００６】）
(ウ)　「取付けピン８及びピン挿通孔　取付けピン８は，コア本体６と介装金具７とを所定の取付け位置関係を保持して一体的に組み付けるものであって，円柱状をなし，コア本体６の側面に貫通状に穿設されたピン挿通孔１３と介装金具７の側面に貫通状に穿設されたピン挿通孔１４とに跨がってがた付くことなく嵌挿入される。」（段落【００１２】）
(エ)　「（第１実施形態の作用・効果）以上のように本実施形態の研磨ロールのコア金具２によれば，コア本体６と介装金具７とが別体となっており，コア本体６並びに介装金具７は実質的に一定厚さの半円筒状体をなすので，その成形が容易で，かつ，仕上がり精度もよく，それらの組付け体も高い寸法精度を得ることができる。コア本体６と介装金具７との組付けは，それらの肉厚に穿設されたピン挿通孔１３，１４内に取付けピン８を強嵌挿することにより一体化されるので，強固な構造が得られるとともに，組立てが容易であり，削り出し工程を要せず，製作費用の低減を図りうる。」（段落【００１７】）
(オ)　「【発明の効果】本発明の半割り式研磨ロールのコア金具によれば，コア本体と介装金具とが別体となっており，コア本体並びに介装金具は実質的に一定厚さの半円筒状体をなすので，その成形が容易で，かつ仕上がり精度もよく，それらの組付け体も高い寸法精度を得ることができる。更に，コア本体と介装金具との組付けはそれらの肉厚に穿設されたピン挿通孔内に取付けピンを強嵌挿することにより一体化されるので，強固な構造が得られるとともに，組立てが容易であり，削り出し工程を要せず，製作費用の低減を図りうる。」（段落【００２６】）
イ　上記認定の記載からすると，ピンは，別体で形成されたコア本体と介装金具とを，一体化することを目的として用いられるものであり，コア本体と介装金具とを一体化することにより，強固な構造を得るとともに，一体化手段としてピンを用いることにより，組立てを容易とし，削り出し工程を不要とし，製作費用の低減を図るという作用効果を奏するものと認められる。


(3)　また，原告は，ピン固定を採用することによって，前記第３（原告主張の取消事由）２(2)アの①ないし⑤の作用効果を奏すると主張している。しかし，コア本体と介装金具とを一体化することにより強固な構造を得ること（上記②）は，ピン自身が本来的に有している作用効果であり，成形の容易性（上記①），コア金具の長尺化等（上記⑤）については，コア本体を介装金具と別体で形成することから得られる効果であって，ピン固定によりもたらされる効果ではない。また，削り出し工程を不要として製作費用の低減を図ること（上記③），孔開け作業の効率化（上記④）は，孔開け作業をコア本体と介装金具とで別々に行うことの効果，すなわち半割り式研磨ロールの製造の上で奏される効果であって，本願発明で採用されたピン固定の構成自体により奏される効果であるとはいえない。そうすると，本願発明のピン固定は，コア本体と介装金具とを結合するというピン固定本来の機能を果たしているにすぎず，ピン固定と他の構成とが相俟って，格別の作用効果が奏されていると認めることはできない。したがって，本願発明において，ピン固定が他の構成と有機的に結合しているとも認めることはできず，ピン固定を研磨ブラシの技術分野において用いたことに格別の技術的意義を認めることはできない。
(4)　一方，引用例１（甲５）には，「【実施例】次に図面により本発明のロータリーブラシ用またはロータリー研磨体用基台の実施例を説明する。図１は本発明の基台を使用したロータリーブラシの一例を示す断面図であり，図２はそれを正面からみた部分断面図である。ロータリーブラシ用またはロータリー研磨体用基台１は一対の半割基台２からなり，各半割基台２は半割筒体３およびその両端部における内周面にそれぞれボルト結合等の固着手段４により固着されたスペーサ片５から構成されている。」（段落【０００８】）と記載されており，この記載によれば，固着手段４は，半割筒体３とスペーサ片５とを固着するために用いられているものであることが認められる。
そして，引用例１の上記記載において「ボルト結合等の固着手段４」と記載されていることからすると，ボルト結合は，半割筒体３（コア本体）とスペーサ片（介装金具）との固着手段４の例示であると解されるから，引用発明１において，固着手段４として，ボルト結合でなければならない理由はないということができ，他の固着手段を用いることも，当業者が容易に想到できるというべきである。そして，弁論の全趣旨によれば，ピン固定は，機械の技術分野において周知の固着手段であると認められるから，研磨ブラシの技術分野の当業者においても，当然に知悉しているものであり，前記(3)のとおり，ピン固定を研磨ブラシの技術分野において用いたことに格別の技術的意義も認められないことをも考慮すれば，引用発明１において，ボルト結合に代えてピン固定を採用することには何ら困難性はないというべきである。
なお，原告は，引用発明１の固着手段４では，半割筒体とスペーサ片とを一体としてネジ孔の螺設作業をなす必要があるとし，ピン固定の優位性を主張するが，仮に，原告主張のとおりであるとしても，本願発明は「もの」の発明であるところ，上記の作用効果は，半割り式研磨ロールの製造方法の発明の場合に得られるものであって，当該「もの」の発明の場合に得られるものではない。(5)　以上のとおり，本件審決の相違点１についての判断が誤りであるとはいえず，原告主張の取消事由２には理由がない。
３　取消事由３（相違点２についての判断の誤り）について
(1)　動機付けについて
原告は，引用例２及び３に記載の技術事項を引用発明１に適用することには動機付けがないというべきであり，この点に関する本件審決の判断は誤っている旨を主張する。
ア　そこで検討するに，出願に係る発明の進歩性の有無は，一般には，本願発明と主引用例に記載された発明との構成の一致点，相違点を認定し，主引用例に記載の発明に副引用例に記載の発明を適用することにより上記相違点に係る構成を想到することが容易かどうかを検討して判断すべきものと解される。そして，その判断において考慮されるのは，主引用例に記載の発明に副引用例に記載の発明を組み合わせる動機付けの存在であるが，主引用例，副引用例に記載された各発明が同一技術分野に属する技術であれば，当業者がそれらの技術の組合せについて検討することはたやすいことであり，この場合には，両発明の組合せに阻害要因があるなどの特別の事情がない限り，一般的には，両発明の組合せの動機付けが存在するというべきである。
上記両発明の組合せの動機付けの１つとして，他に，主引用例，副引用例に記載された各発明の目的が同一であることを挙げることができる。しかしながら，進歩性が問題となる出願に係る発明と主引用例，副引用例に記載された各発明の目的の異同については，これを必ず考慮しなければならないというものではない。なぜなら，出願に係る発明の目的は，出願人が認識する従来技術が有している技術的課題によって主観的に定まるものであり，必ずしも，客観的なものとはいえないし，主引用例に記載の発明に副引用例に記載の発明を組み合わせて出願に係る発明が容易に想到できるのであれば，当該発明の目的は客観的に達成されることになるからである。
イ　引用例１に研磨ブラシであるロータリーブラシに関する技術事項が開示されていることは原告の自認するところであり，また，引用例２（甲６）には「アルミ製の円筒状をなす軸半体，前記軸半体に外嵌される硬質合成樹脂製の中芯半体とがネジ固定してなり，前記硬質合成樹脂製の中芯半体に植毛した半割式のロール」の技術事項，引用例３（甲７）には「合成樹脂の部材であるローラ本体に，複数の円孔をなす植設孔が穿設され，その植設孔に刷毛が，止め針により植設される」との技術事項がそれぞれ開示されている。しかして，引用例２，３に記載の技術事項はいずれもブラシに関する技術であり，引用発明１の研磨ブラシとは同一の技術分野に属するものであるから，引用発明１には引用発明２，３を適用する動機付けが存在するというべきである。
(2)　構成の相違（接着固定とネジ固定）について
原告は，引用例２に記載のものは，ブラシ材の植設手段の具体的開示がなく，また，その中芯半体が軸半体より取外し自在であることが必須となっており，本願発明とは基本的構成において異なり，また，本願発明と引用発明１との固定手段はその技術的意義を異にしており，引用例２に記載のものは，中芯半体と軸半体とを固定接着することを示唆するものではないから，相違点２の接着固定に係る構成は当業者が適宜なし得る程度のものではない旨主張するので，以下検討する。
ア　本願発明における「接着」の技術的意義


本願発明における「接着」の技術的意義についてみるに，本件明細書（甲３，４）の「特許請求の範囲」の請求項１には，「前記コア本体に硬質合成樹脂製のブラシ取付け管が接着固定をもって外嵌される」と記載されている。同請求項１には，他に，「接着固定」について規定する記載は認められないから，この「接着固定」が，いかなる態様のものであるかは上記請求項１の記載からは必ずしも明らかでないが，その「発明の詳細な説明」中には，「該ブラシ取付け管５も２つの半円筒状体よりなり，コア本体６に接着をもって固定される。」（段落【００２０】）と記載されていることから，本願発明において「接着固定」とは，コア本体と硬質合成樹脂製のブラシ取付け管とを接着により固定することを意味しているものと認められ，「接着」の技術的意義は，コア本体と硬質合成樹脂製のブラシ取付け管とを空間的に一体化することにあるものと解される。イ(ア)　本件明細書（甲３，４）の「発明の詳細な説明」の項には，「接着」に関連して，別の観点から次のとおり記載されている。ａ　「（第１実施形態）・・・図１～図３に示すように，Ｒは本実施形態の半割り式研磨ロール（以下，単に「研磨ロール」という）であり，該研磨ロールＲは回転軸１に取り付けられて回転駆動される。しかして，この研磨ロールＲは，装着される回転軸１の中心を含む平面をもって２分割された半割り体Ｒａ，Ｒｂが合体されて一体とされ，それぞれの半割り体Ｒａ，Ｒｂは，半円筒状をなすコア金具２と，該コア金具２の外側に積層状に巻き付けられる同じく半円筒状のバフ３とからなる。そして，この半割り研磨ロールＲは，それぞれの半割り体Ｒａ，Ｒｂが独立して取付け具４をもって回転軸１に取り付けられ，一体となったとき，コア金具２並びにバフ３は横断面形状において真円状を保持する。」（段落【０００７】，【０００８】）
ｂ　「取付けピン８は，コア本体６と介装金具７とを所定の取付け位置関係を保持して一体的に組み付けるものであって，円柱状をなし，コア本体６の側面に貫通状に穿設されたピン挿通孔１３と介装金具７の側面に貫通状に穿設されたピン挿通孔１４とに跨がってがた付くことなく嵌挿入される。」（【００１２】）ｃ　「（第２実施形態）・・・この実施形態においては，回転式円筒研磨ブラシへの適用を示し，Ｂはその円筒研磨ブラシである。・・・この円筒研磨ブラシＢにおいても，半割り体Ｂａ，Ｂｂとされ，コア金具２はコア本体６と介装金具７とが取付けピン８で一体化されること・・・は先の実施形態と同じである。・・・本円筒研磨ブラシＢにおいて特徴的なことは，コア本体６に硬質合成樹脂製のブラシ取付け管５が外嵌されるとともに，該ブラシ取付け管５に多数のブラシ植設孔２２が穿設され，このブラシ植設孔２２にブラシ束２３が植設されてブラシ３Ａが取り付けられるものである。・・・ブラシ取付け管５は所定の厚みを持つ直円筒状をなし，コア本体６よりも短くされ，その内径はコア本体６の外径に一致し，コア本体６の外側に密着状に嵌合され，コア本体６に一体的に固定される。・・・該ブラシ取付け管５も２つの半円筒状体よりなり，コア本体６に接着をもって固定される。・・・ブラシ植設孔２２は，横断形状が円形をなし，ブラシ取付け管５に一定深さにわたって穿設されるとともに，ブラシ取付け管５の外周に一定の間隔を保って多数穿設される。」（段落【００１８】～【００２１】）。ｄ　「この第２実施形態の円筒研磨ブラシＢによれば，・・・以下の効果を有する。本円筒研磨ブラシＢの本体部は内側のアルミ製のコア金具２と外側の合成樹脂製のブラシ取付け管５との合成によるので，全体的に軽量化するとともに，全体的な外径精度並びに長さ方向へのたわみ精度が向上し，大径化・長尺化が可能となる。また，ブラシ植設孔２２の形成が合成樹脂材のブラシ取付け管５に対してなされるので穴加工が容易であるとともに，該ブラシ植設孔２２へのブラシ束２３の植設に付き，ブラシ束２３はその止め金具２６がブラシ植設孔２２からブラシ取付け管５内に食い込み，該止め金具２６を介して強固な定着がなされる。これにより，穴加工，ブラシ束２３の植設作業の効率が向上し，生産性の向上を図ることができる。」（段落【００２４】）
これらの記載によれば，半割り式研磨ロールは，半割りのコア本体６と半割りのブラシ取付け管５とが接着により一体化している半割り体の状態で，半割り体のブラシ取付け管５に対するブラシ植設孔の穴加工がなされ，次いで，ブラシ植設孔へのブラシ植設がなされるという工程を経て製造されること，また，かかる製造工程によれば，半割り体を形成した後に，穴加工を含めたブラシ植設作業を行うため，ブラシ植設作業が容易で，研磨ロールを所定の精度に保持できることが認められ，穴加工を含めたブラシ植設作業に先立ち，予め，コア本体６とブラシ取付け管５とを一体化して半割り体を作製しておくこと，すなわち，「接着工程」を「ブラシ植設工程」の前工程として採用したことに「接着」の技術的意義を認めることができる。
(イ)　しかしながら，本願発明は「もの」の発明であるから，その構成要件が有する技術的意義については，あくまでも，その構成要件を形成する部材の形状，構造，部材の空間的配置等によりもたらされる技術的意義が把握されるべきであり，「もの」の製造される工程においてもたらされる技術的意義を把握することは適切でない。
そうすると，本願発明において，「接着固定」，すなわち，コア本体と硬質合成樹脂製のブラシ取付け管とを接着により固定することの技術的意義は，コア本体と硬質合成樹脂製のブラシ取付け管とを空間的に一体化することにあると解すべきである。他方，「接着工程」を「ブラシ植設工程」の前工程として採用したことによる「接着」の技術的意義は，「接着」による「固定」と，ブラシ植設工程に先立つ「接着工程」の採用という，特定の製造工程とを組み合わせることにより発揮されるものであって，製造方法とは切り離された「もの」の発明において発揮されるものではなく，本願発明における「接着固定」の技術的意義は，回転式円筒研磨ブラシの製造工程において，穴加工を含めたブラシ植設作業に先立ち，コア本体と硬質合成樹脂製のブラシ取付け管とを一体化しておくことにあるのではないと認められる。
ウ　引用発明２における「ネジ固定」の技術的意義


(ア)　引用例２（甲６）には，次のとおり記載されている。ａ　「中芯半体６の外周に不織布７を接着固定した状態のものを用意する。第４図に示すように軸半体５の中央部５ａの外周に上記不織布７を接着固定された中芯半体６の内周６ａを当接させる。次にネジ１２を軸半体５の周縁部両側の凹部５ｃ側より貫通孔５ｅ１～５ｅ４に挿入し中芯半体６のネジ孔６ｂ１～６ｂ４に螺入する。」（明細書６頁７～１３行）
ｂ　「このようにして組付けられたロール半体３，４を・・・回転軸２を介在させて互いに対向させる。そして，ネジ１１を固定部５ｂの孔５ｄより挿入し回転軸２の孔２ａを挿通させて軸半体８のネジ孔８ａに螺合させる。」（同６頁１８行～７頁２行）
ｃ　「新品の不織布７（１０）を設けられた中芯半体６（９）を複数本用意しておけば，即座に新品の不織布７（１０）に交換できる。また高価な軸半体５，８は一組あれば良いため，ユーザの経済的な負担が小さい。・・・また，中芯半体６，９は，合成樹脂等により安価に成型されているため，摩耗した不織布７，１０と共に捨てても経済的な損失は小さくて済む。」（同７頁１６行～８頁５行）(イ)　上記記載によれば，ネジ１２が，軸半体５，８と中芯半体６，９とを固定するためのものであることは明らかであり，引用発明２において，ネジ固定の技術的意義は，軸半体５，８と中芯半体６，９との空間的な一体化にあるといえる。
エ　そうすると，本願発明の「接着固定」と，引用発明２の「ネジ固定」とは，技術的意義において一致するというべきである。これらの技術的意義が相違しているとする原告の主張は採用できない。
他方，上記ウ(ア)ｃの記載からすると，引用発明２において，軸半体５と　中芯半体６とを固定するために，「ネジ」を用いたのは，軸半体５と中芯半体６との固定を解いて，中芯半体６を新品に交換できるようにするためと認められるところ，中芯半体の交換は，経済的要因を考慮してのことであって，技術的要因からの要請によるものではないから，「ネジ」による固定によらず，他の固定手段も採用でき，また，経済的に許されるのであれば，中芯半体を交換する必要のないものとすることも当業者に明らかである。しかして，「接着」が固定手段の１つであることは技術常識に属することであり，上記のとおり，引用発明２において，「ネジ」以外の固定手段を採用できることは明らかであるから，引用発明２における軸半体５と中芯半体６との固定手段として「接着」を用いることは，当業者ならば容易に想到できることというべきである。
原告は，引用発明２において，中芯半体が取り外し自在であることから，「接着」を採用することは容易ではない旨主張するが，上記したとおり，引用発明２において，中芯半体を取り外し自在とする必然性はないといえるから，原告の主張は採用できない。
以上のとおり，本願発明における「接着固定」と，引用発明２における「ネジ固定」とは，技術的意義を同じくするものであり，両者は，互いに，代替可能なものということができる。したがって，相違点２の接着固定に係る部分は当業者が適宜なし得る程度のものであるとした本件審決の判断に誤りはない。なお，本件審決は，引用発明２の，軸半体と中芯半体との取付け態様，中芯半体へのブラシの植毛に係る技術事項について，これを引用発明１に適用することが可能であると判断したものにすぎず，引用例２に，ブラシ材の植設手段の具体的開示がないことは，上記判断を左右するものではない。(3)　用途の相違（円筒研磨ブラシと搬送用回転ローラ）について原告は，用途の異なる，引用例３に記載の搬送用回転ローラを，円筒研磨ブラシに適用することは困難である旨を主張する。
ア　そこで，検討すると，引用例３（甲７）には，「本発明は，・・・農作物の搬送及び磨きに使用される刷毛ローラに関する」（１頁１欄１２～１３行）と記載されており，この記載から，引用例３に記載の刷毛ローラが，農作物の搬送及び磨きに使用されるものであることが認められる。
イ　しかし，引用例３（甲７）には，「ローラ本体１は木材，合成樹脂材等によって丸軸に形成され，そのローラ本体１の外周に軸芯方向及び周方向に適宜間隔をおき，軸芯Ｏに沿った一方向及び周方向の夫々所定角度だけ傾斜させて植設孔２が穿設され，その植設孔２に刷毛３が嵌挿着固定されてローラ本体１外に適宜長さ延長突出される。」（２頁４欄１５行～５欄１行）と記載されており，この記載から，引用例３（甲７）のローラは，合成樹脂製ローラ本体に，複数の円孔をなす植設孔が穿設され，その植設孔に刷毛が植設されたものであると認められる。そうすると，引用例３に記載のローラは，引用発明１のローラとは，磨きを目的とした回転式円筒ブラシである点で同一技術分野に属するものであり，また，合成樹脂製の円筒部にブラシを植毛する点で，植設構造を同じくするものである。そうすると，引用例３に記載のローラの用途が，農作物の搬送及び磨きに利用されるものであるとはいえ，引用例３に記載されたブラシの植設態様を，引用発明１に適用することには，十分な動機付けがあるというべきである。
原告は，引用例３に記載のローラの回転数は比較的低回転であるとともに，押付け力についても作物を傷めることのないようさ程大きくはないのに対し，本願発明の円筒研磨ブラシは，研磨材の表面仕上げに使用され，回転数も高く，また，金属表面への研磨を達成するため大きな押付け力を要するものであり，引用例３に記載のものとは基本的構成が異なる旨主張する。しかしながら，引用例３に記載の技術事項におけるローラ本体を研磨をなす具体的な対象物に適用する際に，原告が主張するように，回転数を低く，また押付け力を小さくする必要はなく，回転数及び押付け力は，適用する対象物に応じて適宜決定されるべき設計事項であり，この点の構成の差異は，上記技術事項を引用発明１に適用する阻害要因とはならない。
(4)　構成の相違（ブラシ植設に関する構成）についてア原告は，引用例３（甲７）に記載のローラでは，単一のローラ本体へブラシを植設しており，本願発明のように，コア本体とブラシ取付け管とからなる２重管構造のうち，ブラシ取付け管にブラシを植設する態様とは相違すると主張する。


確かに，引用例３（甲７）に記載のものは，単一のローラ本体にブラシを植設するものであり，２重管構造を採用する引用発明１とは，ローラ本体の構造が相違するが，上述したとおり，引用発明１と引用発明３とは，磨きを目的とする回転式円筒ブラシである点で同一技術分野に属するものであり，また，合成樹脂製の円筒部に，ブラシを植毛する点で，植設構造を同じくするものである。２重管構造であるか否かは，合成樹脂製の円筒部にブラシを植設することと直接関係のないことであるから（上述のとおり，本願発明は，「もの」の発明であり，２重管構造とした状態で植毛する植毛工程を構成要件とする「製造方法」の発明ではない。），引用例３に記載されたブラシの植設態様を引用発明１に適用することに格別の創意は要しないといえる。
イ　原告は，引用例３に記載のローラにおいては，ブラシ植設孔の底部は平底であり，引用発明３は，本願発明における「円孔をなすブラシ植設孔の底部は頂角が９０°又は鋭角の逆円錐形に形成され，ブラシ束の基部に巻き懸けられた線材の止め金具の突出端をブラシ植設孔の底部の傾斜面に沿って押し込んで外管内に食込み状に係合させてなる」点を示唆するものではないし，また，引用発明３において，止め針の突出端の押し込みは，「底部の平底」になされるものであり，円孔の逆円錐型底部になされるものではない旨主張する。
(ア)　確かに，引用例３（甲７）の「ローラ本体１に傾斜穿設した植設孔２　に対する刷毛３の嵌挿着固定は，・・・必要長さの倍の長さを有した刷毛３’をＵ字形に半折し，これを植設孔２に嵌合して止め針６で固着する形態（第４図）等，何れでも良いものである。」（２頁５欄７～１６行）という記載，また，その第４図の記載からみて，引用発明３は，ブラシ植設孔の底部は頂角が９０°又は鋭角の逆円錐形に形成されている点，止め金具の突出端をブラシ植設孔の底部の傾斜面に沿って押し込む点の構成を有していないことが認められる。しかしながら，本願発明において，ブラシ植設孔の底部は頂角が９０°又は鋭角の逆円錐形に形成されている点についてみるに，本件明細書（甲３，４）には，①「このブラシ植設孔２２は，先端の刃先が円錐形をなすドリルをもって穿孔されるものであり，従ってその先端の形状に対応して孔底２２ｂは円錐形をなす。このブラシ植設孔２２は例えば，径が５ｍｍ，深さが１０ｍｍ，孔底２２ｂの角度が９０°の諸元を採り，各孔２２は千鳥に配され，１５ｍｍの間隔を保つ。」（段落【００２１】），②「ブラシ取付け管５の素材は金属に比べ軟質であるので，容易に穿孔される。従って，その先端角は鋭角状を採りうる。ブラシ束２３のブラシ植設孔２２への植込み作業は，次のようにしてなされる。ブラシ繊維２５の６～１０本と（「を」の誤記と認める。）一束とし，その中央に止め金具２６を巻き懸け，該止め金具２６の突出両端が下方になるように折り込み，その状態を保持しつつ，所定の工具を介してブラシ植設孔２２に押し込む。その押込み力により，止め金具２６の突出両端はブラシ植設孔２２の孔底２２ｂの傾斜面に沿って折り曲げられブラシ取付け管５内に食い込む。」（段落【００２３】）と記載されている。　上記記載によれば，本願発明においては，ブラシ取付け管５の素材が軟質であることから，ブラシ植設孔の底部の頂角を，９０°又は鋭角とできることが認められるものの，このことにより，「もの」の発明として格別の作用効果が奏されていると認めることはできない。
そうすると，ブラシ植設孔の底部は頂角が９０°又は鋭角の逆円錐形に形成されている点は，刃先の先端角度が，９０°又は鋭角である円錐形をなすドリルを用いた穿孔作業の結果というべきであって，この点には格別の技術的意義を認めることはできず，当業者が，ブラシ取付け管素材の材質に応じて適宜決定し得ることというべきである。
(イ)　また，止め金具の突出端をブラシ植設孔の底部の傾斜面に沿って押し込む点についてみると，この点は，本件明細書の上記(ア)②の記載からして，止め金具２６をブラシ取付け管５内に食い込ませるための作業工程の一部であるということができ，本件明細書の「特許請求の範囲」の請求項１には，かかる作業工程により得られる止め形状が特定されているわけではない。そうであれば，本願発明において，「ブラシ植設孔の底部は頂角が９０°又は鋭角の逆円錐形に形成されている点」，「止め金具の突出端をブラシ植設孔の底部の傾斜面に沿って押し込む点」の有する技術的意義は，本件明細書（甲３，４）における「該ブラシ植設孔２２へのブラシ束２３の植設に付き，ブラシ束２３はその止め金具２６がブラシ植設孔２２からブラシ取付け管５内に食い込み，該止め金具２６を介して強固な定着がなされる。」（段落【００２４】）との記載から明らかなとおり，止め金具２６を介して，ブラシ束を強固に定着させることにあるのであって，止め形状が特定されていない以上，他に，格別の技術的意義があると認めることはできない。
したがって，引用発明３においては，止め針の突出端の押し込みは，「底部の平底」になされているから，円孔の逆円錐型底部に適用できないとすることはできない。
(5)　周知技術の把握について
原告は，本件審決が周知例として引用した甲８の技術は，傾斜面に沿わせるものではなく，本件審決は，周知技術の認定を誤っている旨主張する。ア　本件審決が引用した文献（実公昭２８－１１７３号公報（甲８））及び実公昭３１－１６８６１号公報（乙１）からすると，円孔が逆円錐形の底部を有するブラシ植設孔を形成し，このブラシ植設孔に，ブラシ繊維の束を巻き懸け，突出両端が下方になるように折り込んでなる止め金具を圧入するブラシ束の定着手法は，本件出願前周知の技術であることが認められる。
確かに，甲８，乙１には，止め金具の突出端が，ブラシ植設孔の底部の傾斜面に沿って押し込まれるかどうかは明記されていないが，円孔が逆円錐形の底部を有し，これにワ字形（ワ字形という以上，突出両端が閉じているとは想定できないし，突出両端を完全に閉じてしまう必要性があるとは認められない。）の止め金具を挿入するのであるから，止め金具を円孔に押し込んでいけば，止め金具の先端部が，円孔の底部の傾斜面に当接するであろうことは容易に理解され，傾斜面に当接した後，該先端部は押し込みとともに，傾斜面に沿って押し込まれることも明らかである。


本願発明において，止め金具の突出端をブラシ植設孔の底部の傾斜面に沿って押し込む点は，上記周知技術を採用するにあたり，押し込みの過程において，必然的に生じるものにすぎないというべきである。イ　そうすると，本件審決が，ブラシの植毛方法として，植毛する部材に円孔をその底部を逆円錐形となるように穿孔し，ブラシ束を２つ折に折り曲げ，その折り曲げ部にワ字形の止め金具を掛け，該止め金具を上記円孔の底部の傾斜面に沿って押し込んで，植毛する部材に止め金具の先端部を交叉状に食い込ませて植毛することが周知技術であると認定し，この周知技術の適用は当業者が容易に行えるとした点に誤りはない。なお，止め金具の突出端をブラシ植設孔の底部の傾斜面に沿って押し込む点に格別の技術的意義が認められないことは，上述のとおりである。
(6)　論理付けについて
原告は，本件審決は，引用例２の技術事項に引用例３の技術事項を適用し，その結果を引用発明１に適用するという２段の論理付けを行っている，また，引用発明１に引用例２，３記載の各技術事項を適用するに当たり，引用例２記載の技術事項，引用例３記載の技術事項にそれぞれ更なる技術手段を付加して適用するという，屋上屋を重ねた論理付けを行っており，本件審決の論理付けは妥当性を欠く旨主張する。
しかしながら，本件審決は，相違点２について，前記のとおり，引用発明１に対し，引用例２及び３に記載の各技術事項を個別に適用することが容易であると判断していることが認められるから，原告が主張するような２段の論理付けを行っているわけではない。
また，本件審決は，引用例２及び３について，「コア本体に硬質合成樹脂製のブラシ取付け管が固定をもって外嵌されるとともに，該ブラシ取付け管にブラシが植設されてなる半割り式円筒研磨ブラシ。」，「合成樹脂製の部材であるローラ本体に，複数の円孔をなす植設孔が穿設され，その植設孔にブラシ束が，止め金具により植設される。」点が記載されていると，引用例２及び３の記載から認識される技術的思想を認定した上で，引用例２に記載の技術事項における「固定」の一態様として，「接着」が周知であると，また，引用例３に記載の技術事項における「植設孔にブラシ束が，止め金具により植設される」ことの一態様として，「ブラシ束を２つ折に折り曲げ，その折り曲げ部にワ字形の止め金具を掛け，該止め金具を上記円孔の底部の傾斜面に沿って押し込んで，植毛する部材に止め金具の先端部を交叉状に食い込ませて植毛すること」が周知であると認定しているものである。本件審決は，その上で，引用発明１に対し，周知技術を包含している，引用例２及び３に記載の技術事項を適用することは想到容易と判断したものであって，原告が主張するような屋上屋を重ねた論理付けを行っているわけではない。相違点２についての本件審決の認定判断が正当なものであることは前記(1)ないし(5)に説示したとおりであり，本件審決の論理付けが妥当ではない旨の原告の主張は採用できない。
(7)　顕著な作用効果について
原告は，本願発明においては，相違点２に係る構成により，①ブラシ植設孔の穴加工は，合成樹脂製のブラシ取付け管に対してのみなされるので，その作業は容易であるとともに，製作効率の向上を図り得る，また，穴加工に伴う歪みはコア金具により阻止され，所定の精度が保持される，さらに，ブラシ植設孔へのブラシ束の植設については，ブラシ束はその止め金具がブラシ植設孔からブラシ取付け管内に食い込み，該止め金具を介して強固な定着がなされるから，穴加工，ブラシ束の植設作業の効率が向上し，生産性の向上が計れる，②ブラシ植設孔へのブラシ束の植設操作において，止め金具はブラシ植設孔の底部の傾斜面に沿ってブラシ取付け管に押し込まれ，斜め方向に向かい，ブラシ取付け管に食い込むので，小さな深さで十分な定着長さが得られ，ブラシ植設孔の深さの短小化に寄与する結果，ブラシ取付け管の厚みを小さくでき，コア金具の径小化を図ることができる，という顕著な作用効果が奏される旨を主張する。
しかしながら，上記①の作用効果についてみるに，止め金具がブラシ植設孔からブラシ取付け管に食い込む構成を採用することにより，止め金具を介してブラシ束の強固な定着が図れることはそのとおりであるとしても，それが直ちに上記のような穴加工等の作業効率の向上，生産性の向上につながるとは考えらず，その作用効果は，特定の作業工程から生ずる作用効果にすぎず，「もの」の発明である本願発明の奏する作用効果とはいえない。また，止め金具がブラシ植設孔の底部の傾斜面に沿ってブラシ取付け管内に押し込まれ，斜め方向に向かってブラシ取付け管に食い込むことにより奏されるとする上記②の作用効果については，本件明細書には記載のないものであり，そのような作用効果が得られるとしても，上記構成から予測される範囲内のものと考えるほかなく，格別な効果と認めることはできない。
したがって，本願発明において，相違点２に係る構成により，顕著な作用効果が奏されるとの原告の主張は採用できない。
(8)　以上のとおり，本件審決の相違点２についての判断に誤りがあるとはいえず，原告主張の取消事由３には理由がない。
４　以上の次第で，原告が取消事由として主張するところはいずれも理由がなく，その他，本件審決にこれを取り消すべき瑕疵は見出せない。よって，原告の本件請求は理由がないから，これを棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所知的財産第１部
裁判長裁判官   　　　北　　山　　元　　章
裁判官　　　　　青　　栁　　　　　馨
裁判官　　　    沖　　中　　康　　人


平成１６年（ワ）第１３０７号　特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日　平成１７年２月３日
判決
原告　　　　　　　　　　　ライン工業株式会社
同訴訟代理人弁護士　　　　櫻林正己
被告　　　　　　　　　　　株式会社神戸製作所
同訴訟代理人弁護士　　　　光石忠敬
同　　　　　　　　　　　　光石俊郎
主文
１　被告は，別紙物件目録記載の装置を製造，販売，販売の申出をしてはならない。
２　被告は，原告に対し，３２９万８４７１円及びこれに対する平成１６年４月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。３　原告のその余の請求を棄却する。
４　訴訟費用は，これを５分し，その２を被告の，その余を原告の各負担とする。
５　この判決は，原告勝訴の部分に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１　原告の請求
１　主文１項と同旨
２　被告は，原告に対し，２０００万円及びこれに対する平成１６年４月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
本件は，移載装置に関する特許権を有する原告が，被告の製造，販売したパレット積替装置は当該特許発明の技術的範囲に属すると主張して，被告に対し，同特許権に基づき，その製造等の差止め及び損害賠償等の支払を求めた事案である。１　前提事実（争いのない事実のほか証拠等により明らかに認められる事実）
(1)　当事者
ア　原告は，各種輸送機器の製造等を目的とする株式会社である（弁論の全趣旨）。
イ　被告は，段ボール製造機械及び段ボール搬送機械の設計，製造，販売などを目的とする株式会社である。
(2)　原告の特許権
ア　原告は，下記特許権（以下「本件特許権」といい，これに係る発明を「本件発明」という。）を有している。
(ア)　特許番号　第２５２８２５１号
(イ)　発明の名称　移載装置
(ウ)　出　願　日　平成５年４月１４日（特願平５－８７００３）(エ)　公　開　日　平成６年１０月２５日（特開平６－２９８３４６）
(オ)　登　録　日　平成８年６月１４日
(カ)　特許請求の範囲（請求項１）
パレットやベニヤ板のような敷板の待機位置に対して敷板を搬入及び搬出する敷板搬送手段と，前記敷板待機位置に製品を供給する製品供給ラインと，前記敷板待機位置の側方に張設され，少なくとも前記製品供給ラインの供給方向に沿って移動する張設区間を有する，循環駆動式の無端チェーンと，前記製品供給ラインから供給された製品を載せて，前記無端チェーンに牽引されつつ，前記敷板待機位置の敷板の上面を前記製品供給ラインの端側から
供給方向に沿って滑動可能な可撓性の薄板と，
前記薄板の滑動方向の端部近傍に配設され，前記薄板に載せられ移動する製品と当接可能な製品ストッパとを有することを特徴とする移載装置。イ　本件発明の構成要件の分説（以下「構成要件ａ）」などという。）本件発明は，以下の構成要件に分説することができる。ａ）パレットやベニヤ板のような敷板の待機位置に対して敷板を搬入及び搬出する敷板搬送手段と，
ｂ）前記敷板待機位置に製品を供給する製品供給ラインと，ｃ）前記敷板待機位置の側方に張設され，少なくとも前記製品供給ラインの供給方向に沿って移動する張設区間を有する，循環駆動式の無端チェーンと，ｄ）前記製品供給ラインから供給された製品を載せて，前記無端チェーンに牽引されつつ，前記敷板待機位置の敷板の上面を前記製品供給ラインの端側から供給方向に沿って滑動可能な可撓性の薄板と，
ｅ）前記薄板の滑動方向の端部近傍に配設され，前記薄板に載せられ移動する製品と当接可能な製品ストッパとを有することを特徴とするｆ）移載装置。
ウ　本件発明の作用効果
製品供給ラインの移載装置において，上記構成により，敷板の上に配設した薄板を引き抜くときの製品の下降量がごくわずかとなり，製品に衝撃がほとんど作用しない。また薄板は従来技術で使用されているキャリッジローラに比べて表面が滑らかなので，薄板上に製品を移動させるときに製品の荷崩れ及び荷傷みを生ずるおそれがない。
(3)　被告による製造，販売行為
被告は，平成１４年１月７日ころ，三菱重工東日本販売株式会社（当時。以下「三菱重工東日本販売」という。）との間で，代金５４６０万円（消費税込み）でパレット積替装置を製造し，日板パッケージ東京株式会社（以下「日板パッケージ東京」という。）松戸工場に納入するとの契約を締結し，同年５月ころまでに，同装置を製造，納入し（以下，被告が日板パッケージ東京松戸工場に納入したパレット積替装置を「被告製品」という。），同年６月末日ころ，三菱重工東日本販売から上記代金の支払を受けた（乙１５）。
(4)　被告製品の構成
被告製品は，別紙物件目録記載の構成を有する移載装置などから成るところ，同装置は，本件発明の構成要件ａ）ないしｆ）をいずれも充足する。２　本件の争点
(1)　侵害論－被告による先使用権の援用の可否
ア　三菱重工業株式会社（以下「三菱重工」という。）が先に製造したパレット積替装置は，本件発明の技術的範囲に属するか。
イ　三菱重工東日本販売が本件特許の先使用権を有しているか。ウ　被告が三菱重工東日本販売の先使用権を援用できるか。(2)　損害論その１－特許法１０２条２項の推定覆滅等の成否
ア　推定の全部覆滅（被告の主位的主張）の成否
原告の信用不安等の要因により，日板パッケージ東京松戸工場に納入されたパレット積替装置を原告が受注する可能性がなかったか。


イ　推定の一部覆滅（被告の予備的主張）の成否
被告と原告の営業力の顕著な格差により，推定の量的一部覆滅が認められるか。
(3)　損害論その２－被告の利益額
ア　特許法１０２条２項にいう「利益」の意義
イ　利益額の算定に当たり，本件発明の寄与割合を考慮すべきか。また，仮に考慮すべき場合，寄与割合はどの程度か。
ウ　具体的金額
３　争点に関する当事者の主張
(1)　争点(1)（侵害論－被告による先使用権の援用の可否）について
（被告の主張）
ア　三菱重工東日本販売の先使用権
(ア)　三菱重工による先使用権取得
三菱重工は，本件発明の内容を知らないで，本件特許出願日（平成５年４月１４日）以前に，パレット積替装置を製造した上，平成４年１月１０日，常陸森紙業株式会社（以下「常陸森紙業」という。）に納入した（以下，上記三菱重工製造に係るパレット積替装置を「先行品」という。）ところ，先行品における移載装置は，本件発明の構成要件ａ）ないしｆ）をいずれも充足し，その技術的範囲に属する。
この点につき，原告は，先行品における移載装置が本件発明の構成要件ｃ）及びｄ）の要素である「無端チェーン」を有しておらず，仮にこれを有しているとしても，先行品の無端チェーンは，供給された製品を載せる「鋼板」を往復揺動させるためのもので，本件発明のように，「薄板」を循環移動させるものでない点で相違している旨主張する。しかし，先行品の図面（乙１６）の真ん中下の０４の部品の下に無端チェーンが存在する上，移載装置における「薄板」と「鋼板」の差は二義的なことであって，性能において特別な差があるわけではない。したがって，三菱重工は本件発明の先使用権を有する。(イ)　三菱重工東日本販売による先使用権取得
先行品の製造経緯は，以下のとおりであり，三菱重工東日本販売も，三菱重工と同様に本件発明の先使用権を有している。
ａ　三菱重工の販売会社であり，同社の１００パーセント子会社であるトーリョーテック株式会社（以下「トーリョーテック」という。）は，常陸森紙業から先行品の注文を受け，これを三菱重工に発注した。三菱重工は，先行品を製造した上で，トーリョーテックに販売し，さらに同社が，常陸森紙業に販売した。ｂ　トーリョーテックは，平成５年，三菱重工印刷紙工機械東部株式会社に社名を変更した後，平成６年，三菱重工印刷紙工機械西部株式会社と合併し，社名を三菱重工印刷紙工機械販売株式会社に変更した。さらに，三菱重工印刷紙工機械販売株式会社は，平成１０年，外２社と合併して，社名を三菱重工東日本販売に変更した。
ｃ　ところで，物の生産事業について先使用権が成立しているときは，生産事業の下流にある物の販売事業や使用事業が先使用権の要件を満たしていなくても，それらは生産事業の先使用権の傘下にある実施として，権利侵害にならない。なぜなら，そのように考えないと，物の生産事業を先使用権により保護したことが無意味になるからである。したがって，本件の場合，三菱重工の販売会社であるトーリョーテック及びその後身の三菱重工東日本販売も，三菱重工と同様に先使用権を取得している。
イ　被告による製造行為が三菱重工東日本販売の先使用権の範囲に属すること三菱重工東日本販売の担当者は，被告に対し，被告製品における移載装置について，「原告が納入した日板パッケージ東京古河工場の製品と同様にしてほしい。三菱重工で常陸森紙業に納入した製品は特許申請をしている。」との指示及び説明をした。このように，被告は，三菱重工東日本販売から，注文及び具体的な指示を受け，同社の指揮監督下に被告製品を製造した。この点についても，原告は，先行品における移載装置の無端チェーンは「鋼板」を往復移動させるためのものであるのに対し，被告製品におけるそれは「薄板」を循環揺動させるものである点で相違している旨主張する。しかし，移載装置における「薄板」と「鋼板」の差は二義的なことで，性能において特別な差があるわけではない。
したがって，被告製品における移載装置の製造行為は，三菱重工東日本販売の先使用権の範囲に属するから，被告はこれを援用することができる。
（原告の主張）
被告の主張は争う。
ア　先行品は本件発明の技術的範囲に属しないこと
先使用権は，平成３年１０月３日作成の図面に基づく先行品についてしか問題とならないところ，同装置は，本件発明の構成要件ｃ）及びｄ）の要素である「無端チェーン」を有していない。
すなわち，本件発明の構成要件の「無端チェーン」は，「薄板」を循環移動させる機能のみを有しているのに対し，先行品における移載装置の無端チェーンは，「製品供給ラインから供給された製品を載せる板」を往復揺動させるためのものであって，同装置は本件発明の構成要件ｃ）及びｄ）の要素である「無端チェーン」を有していない。
したがって，先行品における移載装置は本件発明の技術的範囲に属しないから，三菱重工について本件発明の先使用権が発生することはない。イ　被告による製造行為が先使用権の範囲に属しないこと本件は，三菱重工東日本販売が，日板パッケージ東京から移載装置を含むパレット積替装置の注文を受けて，被告に発注し，これを受注した被告が，原告の製造，納入に係る本件特許の実施品（以下「原告製品」という。）を日板パッケージ東京古河工場で確認した上，設計図を起こして被告製品を製造したものと思われる。このような事実関係においては，三菱重工東日本販売が被告を指揮監督し，被告を手足として使用し製造したという事実は認められない。なお，被告が主張する事実関係によっても，三菱重工東日本販売からは，「原告製品と同じものを製造してほしい。」という抽象的な指示があっただけで，設計，購買（部品発注），製造，据付け，試運転調整などの具体的な機械製造作業等はすべて被告が行っているということにほかならない。上記のような抽象的な指示によって，「三菱重工東日本販売の手足として被告製品を製造した」とは認められない。
したがって，仮に，三菱重工東日本販売が本件発明の先使用権を有しているとしても，被告製品における移載装置の製造行為は，三菱重工東日本販売の先使用権の範囲に属しない。
ウ　先使用による通常実施権の範囲
先使用による通常実施権は，特許出願の際に，当該実施権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけに限定されるものではないが，これに具体化された発明と同一性を失わない範囲内において変更された実施形式までしか効力が認められない（昀高裁判所昭和６１年１０月３日第二小法廷判決・民集４０巻６号１０６８頁）。


しかるところ，先行品における移載装置の無端チェーンは，ある程度の強度を有した「鋼板」たる「製品供給ラインから供給された製品を載せる板」を往復揺動させるためのものであるのに対して，被告製品における移載装置の無端チェーンは，「薄板」を循環揺動させる点で相違している。したがって，仮に，先行品における移載装置について先使用権が成立するとしても，被告製品におけるそれは，無端チェーンの構成，動作，作用において相違しているため，上記先使用の範囲に入らない。
(2)　争点(2)（損害論その１－特許法１０２条２項の推定覆滅等の成否）につ
いて
（被告の主張）
ア　特許法１０２条２項推定の全部覆滅（主位的主張）原告の信用不安等に照らすと，日板パッケージ東京松戸工場に納入すべきパレット積載装置を原告が受注する可能性が全くなかったから，特許法１０２条の推定覆滅事由が存在し，被告の利益を原告の損害と推定することはできない。
(ア)　原告の信用不安に基づく受注不能
原告は，平成８年，日板パッケージ東京古河工場に原告製品を納入した実績があったにもかかわらず，日板パッケージ東京は，原告の信用力に問題があったことから，平成１３年５月，松戸工場のパレット積替装置の案件について，原告を除外して三菱重工東日本販売と株式会社イソワ（以下「イソワ」という。）の２社に見積りの依頼を出した。なお，日板パッケージ東京は，見積りを依頼するに際し，同社古河工場にて稼働中の原告製品と同等の構造とすることを特に指示している。そのような経過を経て，三菱重工東日本販売が受注したものである。このように，平成１３年５月の時点で，原告の信用力に問題があり，見積りにも参加できなかったことは，被告が三菱重工東日本販売の指示に従って被告製品を納入したのが平成１４年５月であり，原告が倒産したのが同年７月であることからも明らかである。また，原告代表者自身も，「当社も見積りを提出，受注しようとしたのですが，結果的に，本件被告の神戸製作所（略）が受注しました。」と陳述している（甲３の１頁）ように，原告がこの見積りに参加できなかった事実を認めている。
さらに，原告は，平成１４年１月，民事再生手続開始の申立てをしているから，日板パッケージ東京の定めた納期である平成１４年５月３０日までに，パレット積載装置を製造，納入することは不可能であったといわざるを得ない。
(イ)　三菱重工東日本販売からの受注不能
大手段ボールメーカーがコルゲータマシン（段ボール製造機械）を新設又は改造する際には，周辺機器（パレット積替装置，搬入装置（コンベア）など）を同時に一括して発注するのが通例である。そして，国内のコルゲータメーカー（段ボール製造機械の製造業者）は，三菱重工東日本販売とイソワの２社しかない。本件の場合，三菱重工東日本販売の営業力，ブランド力及び被告のプラスチックベルトを使用したコンベアの提案により，三菱重工東日本販売が日板パッケージ東京より一括受注したものであり，これまでイソワと組んでいる原告は，仮に被告が見積りに参加しなくても，三菱重工東日本販売から受注する可能性はおよそなかった。
なお，原告は，「三菱重工（ないし三菱重工東日本販売）の装置とラインを組んだこともあるので，仮に三菱重工東日本販売が受注したとしても，もし被告が本件特許権を侵害せず本件受注を断っていれば，顧客が本件特許製品（本件特許の実施品をいう。）を採用しようとする限りは原告に発注せざるを得ず，原告は三菱重工東日本販売とラインを組むことも可能であった」と主張する。しかし，三菱重工（ないし三菱重工東日本販売）は，過去十数年にわたって，原告に発注した事実は全くなく，また，機密保持上，イソワと緊密な関係にある原告に対して発注することは事実上あり得ないから，原告の主張は，前提において事実に反している。
イ　推定の一部覆滅－予備的主張
本件においては，原告よりも被告の営業力が顕著に優れているから，推定の量的一部覆滅を認めるべきである。
（原告の主張）
被告の主張は争う。以下のとおり，被告が主張するような推定覆滅事由は存在しない。
ア　推定の全部覆滅（被告の主位的主張）について
(ア)　原告の信用不安による受注不能について
ａ　原告の受注の方法
原告は，従前からイソワの受託生産として発注を受けていた。これは，被告が三菱重工東日本販売を通じて日板パッケージ東京から注文を受け，受託生産をしているのと全く同様の形態である。ちなみに，原告が，平成８年に日板パッケージ東京古河工場に納入した原告製品についても，イソワの受託生産として発注を受け，製造，納入したものである。
ｂ　本件における見積り参加の経緯等
本件についても，原告は，イソワに対して見積書（甲６の１）を提出し，これを受けてイソワは日板パッケージ東京の見積りに参加していた。そして，原告は，当初見積額を６７００万円としていたところ，その後の値引き交渉により，平成１３年７月１１日には６０００万円，同月１６日には５５００万円の見積額を提示しており，これは被告の受注額５４６０万円と近接している。
このことからも，被告が本件特許権を侵害して受注しなければ，原告が受注したことが明らかであり（発注者は，原告が納入した古河工場と同じ機械を納入させている。），まさに，特許法１０２条２項の利益推定が認められるべきである。
なお，被告は，原告が見積りに参加できなかった事実は原告代表者自身も認めていると主張するが，原告代表者はこのようなことを認めたことはない。
ｃ　民事再生の申立ての状況等
確かに，原告は，平成１４年１月，民事再生手続の開始を申し立て，同月２４日には保全命令を受けている。
しかしながら，原告は，本件以外にも，平成１３年８月当時，他の会社２社から合計１億８０００万円余りの案件を受注しているばかりか，平成１４年３月には，日板パッケージ東京から改造工事を受注している。そして，上記民事再生手続開始の申立てにもかかわらず，原告の日常業務自体は何らの影響を受けず，申立て前の受注案件は，大型案件も含めて解約されたことがないし，また，納期遅れなどの事態も申立て前後を通じて発生していない（平成１３年１２月２５日に，原告振出しに係る手形等の不渡事故が生じたが，原告は，平成１４年１月納期の搬送装置を納期に遅れることなく納入している。）。
(イ)　三菱重工東日本販売からの受注不能について


被告は，コルゲータマシンと周辺機器を同時に一括して発注するのが通例であるところ，本件の場合，三菱重工の営業力，ブランド力，被告のプラスチックベルトを使用したコンベアの提案により，三菱重工東日本販売が一括受注しているので，原告には受注の可能性がなかったと主張する。しかし，コルゲータマシンと周辺機器を一括して発注するのが通例などということはなく，大手の段ボールメーカーは，分割して発注することもある。また，コルゲータマシンは，一般に５０メートルくらいの長いもので，その部分装置ごとに違うメーカーの装置を組み合わせることも可能である。現に，日板パッケージ東京松戸工場には，三菱重工製のコルゲータマシンが導入されていたが，コルゲータマシン内の管理装置部分には，イソワ製の装置を組み込むという改造がされている。
本件の場合，コルゲータマシンの出口部分に当たるスタッカー（切断して完成した段ボールを積み上げ，排出する装置）という装置を交換，改良するということで，イソワと三菱重工東日本販売に見積り依頼があり，同時にその周辺機器である移載装置，搬送装置についても，イソワ及び三菱重工東日本販売から依頼を受けた原告と被告が，見積りに参加したものである。これによれば，イソワが受注すれば原告が受注した可能性は少なからずあり，三菱重工東日本販売がスタッカーを確実に受注し，それゆえ被告が確実に受注したなどという関係はない。なお，原告は，三菱重工製の装置とラインを組んだこと（三菱重工製のコルゲータマシンに，原告製の移載装置，搬送装置を組み合わせたこと）があるから，三菱重工東日本販売が受注した場合であっても，もし被告が本件特許権の侵害を避けるべく三菱重工東日本販売からの受注を断っていれば，顧客が本件発明の実施品を採用しようとする限り，原告に発注せざるを得なかったはずである。
イ　推定の一部覆滅について
被告の主張は争う。
(3)　争点(3)（損害論その２－被告の利益額）について
（原告の主張）
ア　特許法１０２条２項にいう「利益」の意義
特許法１０２条２項の「利益」は限界利益を意味するから，被告の利益を算出するに当たり，組立費についての人件費及び販売管理費を控除することは不当である。すなわち，被告は，仮に本件を受注しなくても人件費を支出する必要があったから，これを控除すべきではなく，仮に控除しても残業代に限定すべきである。
この点に関する被告提出の資料は，平均して３時間以上の残業が記録されていたり，旅費日当が異常に高額であったり，人件費計上の月日と交通費計上のそれとが合致しないなど，不自然である。
イ　本件発明の寄与割合
被告の利益額算定に当たり，本件発明の寄与割合を考慮するのは，前記の見積り状況に照らして不相当であるが，仮にこれを考慮するとしても，以下の事情に照らせば，被告製品によって得られた利益に対する本件発明の寄与割合は，５０パーセントを下回るものではない。
(ア)　本件発明は，業界では画期的なものと受け止められたものである。また，機械単価でみても，被告製品における移載装置（別紙物件目録の「１１０移載装置」をいう。以下同じ。）のそれは，少なくとも全体の３０パーセントを占める。
(イ)　被告製品においては，移載装置以外は，駆動コンベア，直交移載機，敷紙供給装置，フリーローラ，ターンテーブル，パレット関係装置などの汎用品であって，いってみればどの業者でも（極端にいえば中国，東南アジアその他諸外国の業者でも）製造可能であり，付加価値ひいては競争力は知れたものである。また，被告製品は，移載装置に合わせて全体が組み立てられているが，このことは，移載装置があるが故に商品価値が大幅に高められていることの証左である。
したがって，移載装置は，被告製品の中心部分に該当するものである。
(ウ)　被告の主張に対する反論
被告は，被告製品による利益に対する移載装置の寄与率が１０ないし１５パーセントにとどまることの根拠として，①被告製品には国内で初めてプラスチックベルト（プラスチックピースを樹脂製部材で連結した構成のもの）を使用したコンベアと，被告が開発したプラスチックベルトを採用した直交移載装置が配置されていること，②その原価が約２３パーセントを占めること，③本件発明の実施品は，場所を取り，コスト高をもたらすことから，販売実績に乏しく，有用性は乏しいことなどを挙げる。
しかしながら，以下に述べるとおり，被告の主張は妥当ではない。ａ　コンベアにおいて，物品を搬送することに用いられていた従来技術は，合成樹脂製のベルト上に物品を載せるベルト方式であるが，これによってもプラスチックベルトを採用した場合と同様に機械のレイアウトを組むことができる。そもそも，搬送手段として考えたときに，プラスチックベルトを使用したからといって，レイアウトがコンパクト化できるという理由が不明である。ｂ　プラスチックベルトのメリットは，ベルトが摩耗・損傷した場合，合成樹脂製ベルトであればベルト全体を交換する必要があるのに対し，損傷した樹脂製部材だけを交換すればいいという程度でしかない。また，従来技術の合成樹脂製ベルトであっても，通常，耐用年数は１０年以上あるので，実際上の違いはほとんどない。
ｃ　国内で初めて段ボール搬送用コンベアにプラスチックベルトを使用したのは被告であるとしても，プラスチックベルトは，段ボール以外の搬送用コンベアでは周知慣用技術になっていたものであり，海外では昔からごく当たり前の段ボール搬送手段として使用されてきた技術である。
また，直交移載装置（搬送品の搬送方向を９０度変換させるコンベア）も，単にベルトコンベア関係の従前公知技術を寄せ集めた周知技術にすぎない。
被告の主張する特許出願の内容は，このような周知技術である直交移載装置に，同様に周知技術であるプラスチックベルトを使用したにすぎないものであり，原告としては，本当に進歩性が認められるものか疑問を持たざるを得ない。
ｄ　本件発明の実施品がより場所を取るということはない。確かに，本件発明の実施品においては，ピット（穴）を掘る必要があり，その分，コストを要することは事実であるが，それにもかかわらず顧客からの発注があるということ自体が本件発明の有用性を物語っている。また，販売実績は，被告の主張するように２台などということはなく，仮に，本件発明が有用性に乏しいものであるならば，顧客である日板パッケージ東京が，松戸工場のパレット積替装置を発注するに際し，わざわざ本件発明の実施品である原告製品と同じものを指定した理由を説明できない。
ウ　損害の具体的金額
被告は，平成１４年以降，被告製品を少なくとも４台は製造・販売しているところ，１台当たりの利益は，以下のとおりであるから，本件特許を無断で実施することによって，少なくとも２０００万円の利益を得ており，これは原告の損害額と推定される。
(ア)　主位的主張　　　　１７８４万９６０５円
被告の主張する経費については，後記のとおり，問題点があるものの，その額を前提としても，被告の利益の額は，下記のａ代金からｂ部品費及びｅ交通費等を控除して算出した１７８４万９６０５円を下回ることはない。


ａ　代　　　金　　　５４６０万円
ｂ　部　品　費　　　３５３７万６８５３円
被告が主張する金額であると仮定する。
ｃ　人　件　費
被告の主張する人件費５７３万円は，仮に本件を受注しなくても被告は支出する必要があったから，限界利益説からは，これを控除すべきではない。
ｄ　販売管理費
被告の主張する販売管理費１１０４万４９０２円は控除すべきではない。昀近の裁判例（大阪地方裁判所平成１６年９月３０日判決）でも，販売管理費の控除は認められていない。
ｅ　交通費等　　　　１３７万３５４２円
(イ)　予備的主張その１　１２１１万９６０５円
人件費を経費として控除するとしても，残業代部分に限定されるべきであるが，仮に，被告の主張する人件費５７３万円全額を控除するとしても，被告の利益の額は１２１１万９６０５円を下回ることはない。
(ウ)　予備的主張その２　　８９２万４８０３円
仮に，本件発明の寄与割合によるべき場合であっても，前記のとおり，同割合は５０パーセントを下ることはないから，本件特許権を無断で使用したことにより被告の得た利益の額は８９２万４８０３円を下回ることはない。
(エ)　被告主張に係る経費の問題点
被告は，原告の要請にもかかわらず，必要な書類を開示せず，また，被告の主張する経費には，以下のような問題点がある。
ａ　部品代
部品代の立証のために被告が提出した書証は，いずれも当業者において考えられないような高額なものが散見される。例えば，アトムエンジニアリングに対する支払として９３４万５０００円が計上されているが，本件程度の装置であれば，６００万円ないし６５０万円程度しか必要ないはずである。また，各部品が被告製品の製造と関連することを確認するために必要な具体的資料が提出されていない。
ｂ　人件費
(ａ)　残業の有無
被告は，乙１０において，組立人件費算出根拠を示しているところ，従業員は，平均して１０時間ないし１２時間の勤務をしている。他方，被告は，残業はほとんどないと主張している。このように，被告の主張には，残業の有無に関して矛盾がある。
なお，被告は，被告製品を初めて製造したことから作業に時間を要したなどと主張するかもしれない。しかし，移載装置は作業ラインの一部で，それ以外はほとんどが既存の汎用装置である。したがって，移載装置以外については，組立に際して残業などするはずがなかったから，平均して３時間以上の残業をしたというのは不自然というほかない。
(ｂ)　旅費日当
日当が，一般的に給与を支給している従業員に対するものとしては，異常に高額であり，その金額の根拠は全く不明である。また，販売管理費に計上されるべき交通費，福利厚生費などが計上されているなど不自然な点が認められる。
さらに，本当に被告製品の製造ないし組立に従事した者に支給されたものだけが計上されているかどうかも判然としない。そのほか，製造組立人件費を計上している乙１０と交通費を計上している乙１２とを対比すると，日時などが全く合致していない。
(ｃ)　労働時間単価の算出
被告は，労働時間単価を算出するに当たり，４８期（平成１３年１１月１日から平成１４年１０月３１日まで）決算報告書の製造原価報告書に計上された労務費１億１０８４万１０１５円を，年間の所定労働日数に所定労働時間を乗じたもので除している。しかし，上記労務費総額は，残業を含めた総労務費であるところ，年間所定労働日数，所定労働時間はこれを含んでいないのであるから，このような計算をすれば単位時間当たりの労務費が高額に算出される結果となり，不当である。
ｃ　交通費について
交通費は，被告の４８期決算報告書の製造原価報告書に計上された旅費交通費の６３．５パーセントをも占めることになり，このようなことはあり得ない。
（被告の主張）
原告の主張は争う。
ア　特許法１０２条２項の「利益」
特許法１０２条２項の「利益」については，販売額から製造原価と費用の全部を控除した額を意味するとする純利益説がほぼ通説であり，多くの判例もこの説に依拠している。
この点につき，原告は，特許権者にとって追加的に必要な費用が変動費のみである場合には，侵害の利益を算出するに当たっても，侵害者が要した変動費のみを控除すべきであるとする限界利益説に基づき，特許法１０２条２項にいう利益は限界利益であると主張する。
しかし，この見解は，法文が「侵害者が侵害の行為により受けた利益」としているところに特許権者側の事情を持ち込むところが失当である上，製品の製造，販売の方法や，それに応じた費用構造は，各事業者によって種々様々であることから，具体的事案において侵害者側の費用控除項目を，特許権者側にとって適当な費用控除項目とそろえることが困難な事案も多い。限界利益説の意図するところは，平成１０年改正による特許法１０２条１項の新設によってほぼ達成されており（１項の場合には特許権者自身の限界利益が適用されると解されている。），１項が存在するという状況の下での２項の存在意義を考えれば，それは専ら侵害者側の事情のみによって損害の推定を行う点にある。したがって，侵害者にとって追加的に必要な費用である限り，特許権者側の事情いかんにかかわらず控除すべきである。
イ　本件発明の寄与割合
(ア)　製造原価に占める割合
本件特許請求の範囲には，移載装置の全体が記載されているところ，本件発明の改良点は，本件明細書の「発明が解決しようとする課題」及び「課題を解決するための手段」（[０００４]，[０００６]）で明らかなとおり，「敷板移載装置」の部分であり，被告製品では別紙物件目録の「１１０　移載装置」がこれに該当する。
このように，発明の新規性・進歩性（改良点）が当該発明の一部にある場合には，製品の一部が特許権侵害となる場合と同様に考えるべきである。すなわち，本件発明の寄与割合は，装置全体の原価に占める移載装置の割合をもって算定すべきである。
(イ)　本件発明の具体的寄与割合
本件発明の寄与割合は，以下の事情に照らすと，せいぜい１０ないし１５パーセントにすぎない。


ａ　プラスチックベルトを使用したコンベア及び直交移載機の採用被告製品は，国内で初めてプラスチックベルトを使用したコンベアを段ボール工場において採用し，かつ被告が開発したプラスチックベルトを採用した直交移載装置（方向変換コンベア装置・特許出願済み。特許出願公開番号・特開２００３－１６０２２５）を配置している。
すなわち，日板パッケージ東京松戸工場では，シートを積み上げて送り出す装置（スタッカー）からパレット移載装置及びパレットに載せない取り出し口までの距離が，敷地の狭さ及び機械のレイアウトの関係で長くなるという条件があり，通常のローラコンベアでは技術的に問題があるため，特殊なコンベアが必要であった。
そして，製造原価で比較すれば，移載装置は被告製品全体の１０パーセントを占めるのに対し，プラスチックベルトを採用した直交移載装置及びコンベアは合計約２３パーセントを占める。
この点につき，原告は，プラスチックベルトを採用した直交移載装置の有用性を否定するが，合成樹脂ベルトと比べてコストが２，３割高いにもかかわらず，平成１３年に１台，平成１４年に２台，平成１５年に１台，平成１６年に１台，平成１７年に３台と急速に受注等を得ており，プラスチックベルトが合成樹脂ベルトと比べて多大なメリットがあることを裏付けている。
ｂ　本件発明の画期性に対する反論
本件発明の実施品たる移載装置は，場所を取ることと，幅４．４メートル，奥行き４．９メートル，深さ１メートルから成るコンクリートの大きなピットを掘らなければならないため，かなりコスト高になる。そのため，過去８年間の北海道，東北，関東地区内の販売実績はわずか２台にすぎず，大手段ボールメーカーのうち王子製紙系の工場やレンゴー系の工場では，ほとんど他のメーカーの移載装置が使われているなど，販売実績がない。
ウ　具体的金額
(ア)　被告製品全体の利益
被告は，三菱重工東日本販売の発注により，被告製品を１台製造，販売したのみである。
また，上記アのとおり，特許法１０２条２項の利益は純利益と解すべきであるから，被告製品による利益は，下記のとおり，１０７万４７０３円となる。ａ　納　入　価　格　５４６０万円（消費税相当額含む。）
ｂ　製　造　原　価　４２４８万０３９５円
(ａ)　総仕入価格　３５３７万６８５３円
（うち移載装置　　３５４万７６４２円）
(ｂ)　人件費(総組立費)　５７３万円
（うち移載装置　　１１５万５０００円）
(ｃ)　交通費その他　　１３７万３５４２円
ｃ　管　　理　　費　１１０４万４９０２円
ｄ　装置全体の利益　　１０７万４７０３円
(イ)　寄与割合の考慮
ａ　上記イ(ア)のとおり，製造原価に占める割合をもって移載装置の利益を計算すべきところ，同金額は，次の計算式のとおり，１１万８９７１円となる。１０７万４７０３円×（３５４万７６４２円＋１１５万５０００円）
÷４２４８万０３９５円
ｂ　また，上記イ(イ)のとおり，本件発明の寄与割合は１０ないし１５パーセントにとどまるから，これを利用したことによって被告が得た利益は，１０万７４７０円ないし１６万１２０５円にすぎない。
(ウ)　経費についての反論
ａ　部品代
原告は，「アトムエンジニアリングに対する支払として９３４万５０００円が計上されているが，本件程度の装置であれば，６００万円ないし６５０万円程度しか必要ないはずである」と主張するが，何ら具体的な根拠を示しておらず，同主張は失当である。
ｂ　人件費
原告は，「労務費総計１億１０８４万１０１５円は，残業を含めた総労務費であるところ，年間所定労働日数，所定労働時間はこれを含んでいないのであるから，このような計算をすれば単位時間当たりの労務費が高額に算出されてしまい，不相当である」と主張する。
しかし，被告は，従業員にあまり残業をさせていないので，両者の時間単価に大きな違いはないから，原告の主張は失当である。ちなみに，残業時間を考慮して計算したところ，２９６８円が２８２７円となり，わずか１４１円の差である。
なお，乙１２に記載されている「日当」は，出張先の食費の意味合いがあり，伝票上は旅費，交通費で仕訳しているので，乙１０の組立費とは異なる。
ｃ　交通費
原告は，交通費について，４８期決算報告書に計上された額に比べ，異常に高いことを指摘する。
これは，公認会計士の仕訳の誤りにより，「製造原価報告書」の「旅費交通費」に計上すべきものを「販売費及び一般管理費」の「旅費交通費」に仕訳したためである。しかし，いずれにせよ，本件の旅費，交通費が１３７万３５４２円であることに間違いはない。
第３　当裁判所の判断
１　争点(1)（侵害論－被告による先使用権の援用の可否）について
(1)　被告による本件発明の実施について
原告は，本件特許権を有しているところ，被告によって製造，販売された被告製品の移載装置が本件発明の構成要件すべてを充足していることは，前記前提事実のとおりである。
(2)　先使用権の及ぶ範囲について
一般に，特許法７９条が先使用による通常実施権の制度を定めたのは，特許出願の際に，国内においてその発明と同一の技術思想を有していただけでなく，更に進んでその発明の実施である事業をしていたり，その事業の準備をしていた善意の者については，公平の見地から，出願人に特許権が付与された後においてもなお継続してこれを実施する権利を認めるのが相当と考えられたことによると解される。
そうすると，ある発明について先使用権を有している製造業者が，先使用権の範囲内の製品を製造して販売業者に販売し，当該販売業者が同製品を販売（転売）するような場合においては，当該販売業者について先使用権の発生要件の具備を問うまでもなく，当該販売業者は製造業者の有する先使用権を援用することができると解するのが相当である。なぜなら，そのように考えないと，販売業者が製造業者から同製品を購入することが事実上困難となり，ひいては先使用権者たる製造業者の利益保護も不十分となって，公平の見地から先使用権を認めた趣旨が没却されるからである。


もっとも，先使用権者たる製造業者の利益保護のためには，販売業者による同製品の販売行為が特許権の侵害にならないという効果を与えれば足りるのであって，製造業者が先使用権を有しているという一事をもって，販売業者にも製造業者と同一の先使用権を認めるのは，販売業者に過大な権利を与えるものとして，これまた，先使用権制度の趣旨に反することが明らかである。
(3)　被告による先使用権援用の可否について
そこで，本件について検討するに，被告は，①三菱重工が本件発明の内容を知らないで，本件特許出願日前に，本件発明と同一の技術的範囲に属する先行品を製造したので，三菱重工は本件発明について先使用権を有すること，②三菱重工の子会社であるトーリョーテックは，三菱重工から先行品を購入した上で，常陸森紙業に対して販売したから，本件発明について先使用権を有すること，③三菱重工東日本販売は，トーリョーテックの一般承継人であること，④被告は，三菱重工東日本販売の注文及び具体的な指示を受けて被告製品を製造したこと，以上を理由として，被告製品の製造及び販売は三菱重工東日本販売の先使用権の範囲に属する旨主張する。
しかしながら，上記のとおり，仮に，三菱重工が，先行品を製造・販売したことによって，本件発明について先使用権を取得したとしても，トーリョーテックないし三菱重工東日本販売は，三菱重工が製造する（先行品と同一の範囲内の）製品を販売することが本件特許権の侵害とならないことを主張できるにとどまり，自らかかる製品の製造ないし製造の発注を行うことまでも正当化できるものではない。そうすると，仮に，被告が，三菱重工東日本販売から注文を受けて，専ら同社のために，被告製品を製造，納入したにすぎないとしても，かかる行為を正当化することができないことも当然である。
したがって，被告による先使用権の援用は許されないというべきである。２　争点(2)（損害論その１－特許法１０２条２項の推定覆滅等の成否）について
(1)　特許法１０２条２項の意義について
特許法１０２条２項は，特許権が侵害された特許権者の保護を図るため，「特許権者……が故意又は過失により自己の特許権……を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において，その者がその侵害の行為により利益を受けているときは，その利益の額は，特許権者……が受けた損害の額と推定する。」と定め，立証上の容易性の観点から，侵害行為によって得られた利益の額をもって特許権者が受けた損害額と推定することを許容している。もっとも，同項は，損害額についての推定規定であって，損害の発生そのものの推定を許容するものではないから，特許権者が，特許権侵害に基づく損害賠償を請求する場合には，侵害行為によって損害を被ったことを主張立証しなければならない。しかしながら，特許権者が当該発明を実施して製品を製造・販売していた場合には，特段の事情がない限り，特許権侵害により得べかりし利益が喪失するという関係があると考えられるから，特許権者における損害の発生を肯認できるというべきところ，原告が本件発明を利用して，移載装置を含むパレット積替装置を製造・販売していたことは，被告の自認するところである。したがって，上記の推定が覆滅するためには，これを妨げるべき特段の事情が認められる必要があるところ，その主張立証責任は，推定の覆滅を主張する被告が負担すべきものである。
(2)　被告の主位的主張（推定の全部覆滅）について
ア　認定事実
被告は，原告の信用不安や三菱重工東日本販売との取引関係に照らせば，原告が日板パッケージ東京の松戸工場の案件を受注する可能性がおよそなかったと主張するので，これについて判断するに，証拠（甲６及び７の各１・２，８，９，乙９，１５，２２）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。(ア)　コルゲータマシン及びパレット積替装置の取引の態様我が国におけるコルゲータマシンの製造業者は，三菱重工東日本販売とイソワの２社のみであるところ，原告はイソワに，被告は三菱重工東日本販売にそれぞれパレット積替装置等を納入している。原告は，過去十数年にわたって，三菱重工ないしその関連会社からパレット積替装置の発注を受けたことはない。また，大手段ボールメーカーは，コルゲータマシンの新設及び改造などの設備投資を行うときには，コルゲータマシンとともにその周辺機器をも一括して，三菱重工東日本販売ないしイソワに発注することが多い（もっとも，場合によってはコルゲータマシンの周辺機器のみを発注することもある。）。(イ)　日板パッケージ東京松戸工場の物件の受注経緯等日板パッケージ東京は，平成１３年５月ないし７月ころ，松戸工場にコルゲータマシン及び周辺機器（シート搬送装置，原紙搬送装置）を新設する設備投資計画を立案し，イソワ及び三菱重工東日本販売に対して，同計画に関する見積書の提出を依頼した。その後，イソワは原告に対して，三菱重工東日本販売は被告に対して，それぞれパレット積替装置の見積書の提出を求めた。原告は，平成１３年７月１０日，イソワに対して，日板パッケージ東京向けのパレット積替装置を６７００万円（消費税相当額を除く。）で製造する旨の見積書を提出したものの，イソワとの打合せに基づき，同月１１日には代金を６０００万円に，さらに同月１６日には５５００万円にそれぞれ減額した。他方，三菱重工東日本販売は，被告に対して，①日板パッケージ東京は，移載装置については，古河工場のそれ（原告製品）と同じものとするように要望していること，②古河工場の移載装置は，三菱重工が製造，納入した先行品のそれと構造が同等であって問題がないので，日板パッケージ東京の要望どおり製造してほしいことを伝えた。
これを受けて，被告は，日板パッケージ東京の要望どおり，上記古河工場の移載装置とほぼ同様の構造で製造することを企画し（ただし，昇降ローラ及び昇降装置については，省略することとした。），このころ，三菱重工東日本販売に対して，パレット積替装置の見積書を提出した。
三菱重工東日本販売及びイソワは，平成１３年７月ころ以降，日板パッケージ東京に対して，コルゲータマシン及び周辺機器を一括した見積書を提出するなどしたが，日板パッケージ東京は，同年８月ころ，三菱重工東日本販売と契約を締結した。
受注した三菱重工東日本販売は，平成１４年１月７日，被告に対して，被告製品を代金５４６０万円で正式に発注し，被告は，このころ，これを承諾した。
(ウ)　原告の信用状況等
原告は，平成１３年１２月２５日，その振出しに係る手形等について不渡り事故を発生させたため，平成１４年１月，名古屋地方裁判所に対し，民事再生の開始を申し立て，同月２４日には，同裁判所から保全命令を受けた。その後，原告は，同年２月２５日，同裁判所から民事再生手続の開始命令を受け，同年１０月１６日，再生計画の認可を受けた。


他方，原告は，平成１３年８月８日，椿本興業株式会社から「ＥＬＩプロ」を代金１９９３万円で，同月１４日，イソワからシート搬送設備を代金１億６０００万円でそれぞれ受注しているほか，平成１４年３月２５日，イソワから日板パッケージ東京古河工場の設備の改造を代金３００万円で請け負い，いずれも納入ないし改造を完了している。そのほか，原告は，平成１４年１月納期の搬送装置を納期に遅れることなく納品している。
イ　原告の信用不安に基づく受注不能について
上記認定事実によれば，原告は，平成１３年１２月２５日に手形不渡り事故を発生させ，平成１４年２月２５日に民事再生手続の開始命令を受けているなど，平成１３年の末ころから平成１４年にかけての時期において，客観的に資金繰り等が懸念される状況であったことが明らかである。
しかしながら，日板パッケージ東京が松戸工場のコルゲータマシン等の契約相手方を選定しようとしていた平成１３年７，８月ころ，同社が原告の経営状態悪化の事実を認識していたことを認めるに足りる証拠はなく，イソワが受注することができなかった原因が，専ら原告の経営状態の悪化にあったと認めることはできない。
また，原告は，平成１３年８月１４日にイソワから代金１億６０００万円もの設備を受注し，また，平成１４年１月納期の搬送装置を納期に遅れることなく納品していたことにかんがみると，その経営状態の悪化のため，日板パッケージ東京松戸工場に納入すべきパレット積替装置を納入する能力を欠いていたとまで認めることはできない。
そうすると，原告が，その経営状態の悪化のために，上記パレット積替装置を受注することができなかったと認めることはできない。
ウ　三菱重工東日本販売からの受注不能について
また，上記認定事実によれば，確かに，三菱重工東日本販売が日板パッケージ東京の物件を受注した場合には，イソワとの関係が密接であった原告が，三菱重工東日本販売からパレット積替装置を受注することは事実上困難であったというほかない。
しかしながら，仮に，三菱重工東日本販売が，受注者の選定過程において，日板パッケージ東京に対し，その古河工場における原告製品と同等品のパレット積載装置を供給することは本件特許権の侵害になり得る旨回答していた場合には，日板パッケージ東京の要望に添えないこととなるから，そもそも三菱重工東日本販売が受注した可能性は極めて低かったと推認される。かかる場合には，相対的にイソワが日板パッケージ東京から受注する可能性が高まると考えられるから，三菱重工東日本販売と被告との密接な関係を考慮しても，原告が，上記パレット積替装置を受注することができなかったと認めることはできない。(3)　被告の予備的主張（推定の一部覆滅）について次に，被告は，原告よりも被告の営業力が顕著に優れているから，推定の量的一部覆滅を認めるべきである旨主張する。
確かに，侵害者の方が特許権者よりも，営業努力，宣伝や広告，製造技術等において格段に勝っており，大量の商品を販売する能力を有していた結果，侵害者に大きな利益をもたらしていたと認められる場合には，同利益の相当部分は，特許権の侵害以外の要因によって得られたと考えられるから，推定の量的一部覆滅を認める余地を否定できない。
しかしながら，本件のように，単発的な装置の製造，販売においては，営業能力，販売能力など，特許権以外の要因が利益の取得に大きく影響すると考えることは困難であるので，かかる推定の量的一部覆滅を認めるべき基礎は認め難いというべきである。
(4)　小括
よって，原告は，被告による本件特許権侵害行為により，得べかりし利益の喪失という損害を被っていると認められるところ，特許法１０２条２項に基づく推定を覆滅すべき特段の事情は認められず，被告の上記主張はいずれも採用できない。
３　争点(3)（損害論その２－被告の利益額）について
(1)　特許法１０２条２項にいう「利益」の意義
特許法１０２条２項にいう「利益」とは，侵害者が特許権侵害に係る製品の製造，販売のみに要する専用の設備を新たに設置し，あるいは従業員を雇い入れたといった例外的な事情がない限り，侵害に係る製品の売上額から，原材料の仕入れ，加工，保管，運送等に要した経費のうち当該製品の製造，販売のみのために要した変動費を控除した限界利益をいう（もっとも，必ずしも財務会計上の限界利益と一致するものではない。）と解するのが相当である。
(2)　寄与割合
ア　ところで，本件発明の目的は，従来の移載装置では荷崩れ及び荷傷みを生じやすかったことから，これらを発生させない移載装置を提供することにあり（甲２の[０００４]，[０００５]），この課題を解決するため，「パレットやベニヤ板などの敷板の待機位置の側方に，少なくとも製品供給ラインの供給方向に沿って移動可能な張設区間を有する循環駆動式の無端チェーンを配設し，この無端チェーンによって可撓性の薄板を敷板の上面に於いて製品供給ラインの端側から供給方向に沿って牽引して滑動させ，薄板に載せられて敷板上に移動された製品に製品ストッパを当てて停止させ，この状態で敷板を製品の下面から引き抜くことにより製品を敷板上に載置させるようにした」ことが，本件発明の特徴である（同[０００６]）。すなわち，本件発明の新規性・進歩性は，ひとえに構成要件ｃ）及びｅ）にかかっているといえる（この点は，原告も特に争っていない。）。このように，特許発明の新規性・進歩性が当該発明の一部にかかる場合には，侵害者による製造・販売による利益のうち，新規性・進歩性にかかる部分のみが寄与した部分，すなわち全体の利益に寄与割合を乗じた金額をもって，特許法１０２条２項の所定の利益に当たると解するのが相当である。イ　本件発明の構成要件ｃ）及びｅ）は，被告製品においては別紙物件目録の「１１０　移載装置」に該当するところ，下記の事項を総合考慮すれば，被告製品の製造・販売によって得られた被告の限界利益のうち，上記移載装置が寄与する割合は，２０パーセントと認めるのが相当である。
(ア)　本件発明の進歩性は，前記のとおり，「パレットやベニヤ板などの敷板の待機位置の側方に，少なくとも製品供給ラインの供給方向に沿って移動可能な張設区間を有する循環駆動式の無端チェーンを配設し，この無端チェーンによって可撓性の薄板を敷板の上面に於いて製品供給ラインの端側から供給方向に沿って牽引して滑動させ，薄板に載せられて敷板上に移動された製品に製品ストッパを当てて停止させ，この状態で敷板を製品の下面から引き抜くことにより製品を敷板上に載置させるようにした」点にあると考えられる。


しかるところ，三菱重工が平成４年１月１０日に常陸森紙業の水戸工場に納入した先行品は，①パレット直前のコンベアの搬送速度と薄板の移動速度を一致させ，②パレット上でコンベアから薄板に載せ替え，③薄板を引き抜くことにより，荷傷みを生じにくくさせる点で，少なくとも本件発明の構成と基本的に一致していると認められる（乙９，１６）。そうすると，三菱重工が本件発明の先使用権を有するか否かはともかくとしても，本件特許出願日（平成５年４月１４日）よりも１年以上前に，本件発明と類似する先行品が製造されている事実は，無視することができない。
(イ)　本件発明の実施品を設置するには，無端チェーンを循環駆動させるスペースを必要とする上，工場に穴（ピット）を設ける必要がある（原告の自認するところである。）。この点は，経済的にはマイナスと評価せざるを得ない。(ウ)　他方，前記のとおり，日板パッケージ東京は，松戸工場に設置すべきパレット積載装置を発注するに当たり，移載装置については古河工場のそれ（原告製品）と同等品であることを要望している。もっとも，日板パッケージ東京の要望が，本件発明の進歩性に着目したことに基づくものであるか，古河工場の同等品であれば，操作方法についての教育やメンテナンス等が容易であることに基づくものかは必ずしも明確ではない。
(エ)　被告製品においては，プラスチックベルトを採用した直交移載装置（特開２００３－１６０２２５により特許出願済み）及びプラスチックベルトコンベアが配置されている（弁論の全趣旨）ところ，原告の指摘するように，このような構成は，段ボール以外の搬送用コンベアにおいては周知慣用技術であって，海外においては以前から段ボールの搬送手段として使用されてきた技術であるものの，反面，プラスチックベルトは，スリップや蛇行が発生しにくく，短時間でベルトの修理や交換が可能であるなどの利点もあると認められる（甲１０の１）。(オ)　被告製品の製造原価（原材料費及び組立費）のうち，移載装置の占める割合は１１．４パーセント，プラスチックベルトを採用した直交移載装置及びコンベアの占める割合は合計約２３パーセントである（乙１０，２２）。
(3)　具体的金額
ア　被告製品全体の利益
(ア)　販売価格　５４６０万円（争いがない。）
(イ)　部品代　３５３７万６８５３円
証拠（乙１１）によれば，被告製品を製造するに当たり必要となった部品代は，３５３７万６８５３円であると認められる。この点につき，原告は，部品代の立証のために被告が提出した書証には，いずれも当業者において考えられないような高額なものが散見される旨主張し，その例としてアトムエンジニアリングに対する支払額を挙げるが，その支払額が不相当に高額なものであることを認めるに足りる証拠はない。
(ウ)　交通費その他　　１３５万６１６５円
被告は，被告製品を製造するに当たり必要となった交通費等は１３７万３５４２円である旨主張するところ，原告は，①交通費が被告の４８期決算報告書に計上された額の６３．５パーセントも占めることになり，このようなことはあり得ない，②日当が異常に高額であり，その金額の根拠も不明である，③管理費に計上されるべき交通費，福利厚生費などが計上されているなど不自然な点がある，④本当に製造ないし組立に従事した者だけが計上されているかどうかも判然としない，⑤製造組立人件費を計上している乙１０と交通費を計上している乙１２とを対比すると，日時などが全く合致していないなどと主張する。そこで判断するに，まず，被告の主張する交通費等の内訳は，別紙「日板パッケージ東京交通費」（乙１２添付）のとおりであるところ，同表の金額には，日当，消耗品，福利厚生，材料，通信費などが含まれていることが明らかである。これは，同表が出張明細表に記載された各費目を集計して作成されたことによると考えられるところ，これらは，被告の第４８期決算報告書（乙１３）中の製造原価報告書においては，それぞれ賃金，消耗品費，福利厚生費，材料仕入高，雑費に計上されていると推認される。そうすると，被告主張に係る交通費等の金額では，上記報告書に計上された交通費に占める比率が大きすぎるとの原告の主張は，その前提条件が異なるものとして，ただちに採用することはできない。また，日当も，出張に伴う雑費（食費を含む。）としての性格のほか，宿泊手当としての性格をも有していることが考えられるから，原告主張のように異常に高額であるとまでは断定できない。そのほか，別紙「日板パッケージ東京交通費」の表と組立費の計算表との間では人数の食い違いがある点が認められ，その原因を確定することはできないものの，出張旅費の精算が行われていないなどの理由が考えられるから，これのみで直ちに上記各書証がずさんなもので信用できないとまではいえない。もっとも，別紙「日板パッケージ東京交通費」の「その他」欄に記載された「交際費１万７３７７円」については，被告製品の製造原価に含めるべきでないことが明らかである。
そうすると，被告が主張する１３７万３５４２円のうち上記交際費を控除した１３５万６１６５円をもって製造原価に含まれる交通費等と認めるのが相当である。
(エ)　人件費　　１３７万４６２７円
被告は，人件費（総組立費）として５７３万円を控除すべき旨主張するところ，証拠（乙１０，１２）中には，これに沿う部分もある。しかしながら，前記の限界利益の考え方からは，特別の事情がない限り，組立に要する人件費，経費（旅費交通費，減価償却費，賃借料，修繕費，水道光熱費，電力費，消耗品費，リース料，燃料費，雑費）の全部が製造原価に含まれるものではなく，当該製品の製造のみのために要した部分に限り，売上げから控除すべきである（なお，旅費交通費の部分については，そもそも(ウ)で考慮しているから，この部分を別途控除することは二重控除となる。）。
もっとも，被告においては，通常は残業がないにもかかわらず，受注した被告製品を製造するに際し，１日１人当たり２時間ないし４時間の残業をしたことが認められる（乙１０）ところ，これは，被告製品の製造のために特に要したものであって，原告が本件特許権に基づく製品を製造するためにも同程度の残業を要したものと認められるから，これに対する手当の支払については，変動経費として売上げから控除すべきものと判断する。
そして，残業時間に対する割増賃金の支払を考慮すると，組立における人件費のうち残業時間に相当する部分の占める割合は３０パーセントと認めるのが相当である。
そうすると，被告の利益の算定に当たって控除すべき人件費の額は，下記のとおり，１３７万４６２７円となる。
ａ　１時間当たりの人件費の額　２３９９円


平成１５年（行ケ）第５４７号　審決取消請求事件
口頭弁論終結日　平成１６年３月８日
判決
原　　　　　　　告　　　　　東亜グラウト工業株式会社
同訴訟代理人弁理士      　　江藤聡明
同                     　　岡川寧子被　　　　　　　告　　　　　株式会社ピー・シー・フレーム
同訴訟代理人弁理士　　      石井良和
主文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
(1)　特許庁が平成１１年審判第３５２５６号事件について平成１５年１０月３０日にした審決を取り消す。
(2)　訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　当事者間に争いがない事実
１　特許庁における手続の経緯
(1)　原告は，「ＰＣフレームアンカー工法」の文字を横書きしてなり，商標法施行令（以下「施行令」という。）１条別表第３７類の「土木工事，タイル・レンガ・ブロック工事」を指定役務とする登録第３１９１８９８号商標（平成４年９月１８日登録出願（平成３年法律第６５号附則５条１項に規定する使用に基づく特例の適用を主張）。平成８年８月３０日設定登録。以下「本件商標」という。）の商標権者である。
(2)　被告は，平成１１年５月３１日，原告を被請求人として，本件商標の登録を無効とすることを求めて特許庁に審判を請求した。同請求は平成１１年審判第３５２５６号事件として特許庁に係属した。
(3)　特許庁は，上記事件について審理を行った上，平成１４年５月１３日，本件商標が商標法４条１項８号に該当するとし，「登録第３１９１８９８号の登録を無効とする。」との審決をした。原告は，この審決を不服として，東京高等裁判所にその取消しを求める訴えを提起した（平成１４年（行ケ）第３１１号事件として係属）ところ，同裁判所は，上記審決の判断を誤りであるとしてこれを取り消す旨の判決をした。
(4)　上記判決を受けて，特許庁は本件審判請求事件について再度審理を行い，平成１５年１０月３０日，あらためて「登録第３１９１８９８号の登録を無効とする。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は同年１１月１０日に原告に送達された。原告は，本件審決を不服として，その取消しを求め本訴を提起した。
２　本件審決の理由の要旨
(1)　本件商標の登録出願時点（平成４年９月１８日）において，法面安定化工としての「ＰＣフレームアンカー工法」の名称（以下「引用商標」という。）は土木業界，特に法面工事の業界において，被告（請求人）を含めた「ＰＣフレーム協会」の取扱いに係るものとして，需要者の間に広く知られたものとなっており，これが本件商標の登録時においても継続していたものと認められる。(2)　そうとすれば，本件商標をその指定役務に使用した場合，被告又は被告と経済的，組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く，役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。(3)　したがって，本件商標の登録は，商標法４条１項１５号（以下「本号」という。）に違反してされたものであるから，同法４６条１項の規定により，無効とすべきである。
第３　当事者の主張
１　原告の主張
次に述べるとおり，本件商標が本号に違反して登録されたものであるとした本件審決の認定判断は誤りであり，本件審決は取り消されるべきである。
(1)　引用商標の周知性
本号は，「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」は商標登録を受けることができない，としている。本件商標が，本号に該当するか否かは，引用商標（「ＰＣフレームアンカー工法」）が，ＰＣフレーム協会の業務に係る商品又は役務を表示するものとして，本件商標の登録出願時及び査定時の双方において需要者・取引者の間で広く知られていたかが問題となる。そして，商標の周知性を立証するためには，その商標の使用に関して，多数の取引書類，印刷物，商標の使用を示す写真，広告業者・取引先・需要者・公的機関等の証明書等の証拠資料が必要である。そして，これらの多数の証拠資料を総合的に判断し，その商標が客観的に周知性を獲得しているか否かが判断されるべきである。ア　この点，本審決において，引用商標の周知性を認める根拠とされている資料は，次に掲げるわずか５件の証拠だけであり，そのうち１件はＰＣフレーム協会自身のパンフレット（甲６），２件は雑誌に自ら掲載した広告（甲７，９）であり，その他のうち１件は，使用の実態を推量するには不十分な会員リスト（甲１０）のみである。これらの資料は，本件商標が本号に該当することの理由付けとしての引用商標の周知性を示す証拠としては，数的にも質的にも不十分であって，この程度の証拠によって，引用商標がＰＣフレーム協会の取扱いに係るものとして周知であるとは到底認められるものではない。この程度の証拠のみによりその周知性が認められるとするならば，後述するように原告がこれまで自ら行ってきた，本件商標の使用（宣伝のみならず，実際の営業段階での使用）についても周知性を生じさせるものとして評価されるべきである。
(ア)　「ＰＣフレームアンカー工法」パンフレット（ＰＣフレーム協会１９９７年（平成９年）発行。甲６）


(イ)「新技術による法面・斜面対策」（総合土木研究所発行。甲５）～その目次頁には，「ＰＣフレームアンカー工法」の文字とその説明が「事務局　ＰＣフレーム協会」の文字とともに掲載されており，また，本文中には「ＰＣフレームアンカー工法」による代表的な施工例６件が，該技術誌が発行された昭和６３年９月時点において，実際に行われたことが示されている。(ウ)　「基礎工」Vol.15，No.12（１９８７年（昭和６２年）発行。甲７）掲載の「ＰＣフレームアンカ工法」の広告～「ＰＣフレームアンカー工法」の表題と写真とともに「ＰＣフレーム協会」と表示し，「ＰＣフレーム協会員」として複数の社名を表示した広告が掲載されている。
(エ)　「土と基礎」Vol.38，No.５（１９９０年（平成２年）発行。甲９）掲載の「ＰＣフレームアンカー工法」の広告～「ＰＣフレームアンカー工法」の表題と写真とともに「ＰＣフレーム協会」と表示し，「ＰＣフレーム協会員」として複数の社名を表示した広告が掲載されている。
(オ)　ＰＣフレーム協会会員リスト（平成１０年現在。甲１０）イ　さらに言えば，次に述べるとおり，「ＰＣフレームアンカー工法」は，他にも様々な工法がある状況における，斜面・法面工事の中のシェアの低い１つの工法にすぎないところ，このような状況において，上記証拠のみをもって，引用商標がＰＣフレーム協会の商標として取引者・需要者の間で広く知られていたとする認定には妥当性がない。
すなわち，本件商標の登録出願が行われた平成４年度（平成４年４月～平成５年３月）において，「ＰＣフレームアンカー工法」による施工金額は，１３億２４２０万円であり，これは斜面・法面工事の全体施工金額のわずか約０．３９％である。また，工事件数についてみると，平成４年度の「ＰＣフレームアンカー工法」の施工件数は約６０件程度である。斜面・法面工事の１件あたりの施工額が約２０００万円～３０００万円であることにかんがみれば，上記施工額から推測される斜面・法面工事の全体の件数は約１万４０００件程度（１件約２５００万円として計算）であると思われる。そうすると，斜面・法面工事の全体の件数に占める「ＰＣフレームアンカー工法」の施工件数の割合は，わずか０．４３％程度となる。なお，平成４年度の上記「ＰＣフレームアンカー工法」の施工の内，３６．１％は原告が自らの名において施行を行ったものである（甲１２）。
(2)　原告の本件商標の登録の正当性について
原告は，昭和５８年に，プレキャストコンクリート板とグラウンドアンカーを用いて斜面安定を図る斜面切取り工法（「ＰＣフレームアンカー工法」と同様の工法）を初めて斜面・法面工事に適用した。そして，昭和６１年１２月に，該工法の普及発展を図ることを目的として，原告を含む５社が参加するＰＣフレーム協会と，原告会社の代表取締役であるＡを代表取締役とする被告会社が設立された。原告会社及びＡは，該工法の施工上のノウハウ及びその意匠権を被告会社へ無償で提供すると共に，参加企業の利害調整は言うに及ばず，資金の調達に至るまで意を注ぎ，ＰＣフレーム協会及び被告会社の発展のために極めて重要な指導的役割を果たしてきた。
本件商標が出願された平成４年までにおいて，原告のＰＣフレームアンカー工法による斜面・法面工事の施工実績は，他の会社に比べ突出しており，原告が実質的に中心となって「ＰＣフレームアンカー工法」の宣伝，営業を行ってきた結果，多数の受注，施工に至っていたことが理解される。また，原告が施行した上記工事は，原告自ら営業活動を行い，受注し，施工したものであって，その過程においてＰＣフレーム協会の名称が用いられた事実はない。このことは，甲８の原告パンフレットに，ＰＣフレーム協会の名称が全く表記されていないことからも推察できる。このような原告の実績にかんがみれば，本件商標がＰＣフレーム協会とのみ結び付いて認識されると考えるのは妥当ではなく，原告の業務に係るものとして取引者・需要者に認識される状況が存在していたことも考慮されるべきである。上記のように「ＰＣフレームアンカー工法」という本件商標の実質的な使用は原告を中心として行われていたこと，原告会社の代表取締役の功績，原告がＰＣフレーム協会内において指導的役割を果たしてきたこと等を背景として，サービスマーク制度の導入時に該工法に係る本件商標を自らの使用を証明して出願・登録したことはむしろ自然な流れであり，何ら問題とされる点は存しない。なお，本件商標の登録出願は，サービスマーク制度導入時の使用に基づく特例の適用を主張して出願されたものであり，その際に提出した使用の証拠も，原告自身の使用に基づくものであり，この点においても本件商標の登録に関しては，何ら違法性はない。
(3)　以上のように，本件審決は，上記のような不十分な証拠のみにより，引用商標がＰＣフレーム協会の商標として周知であったとした点において認定を誤り，その結果，本件商標を指定役務に使用した場合，役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるとする誤った判断がなされたものである。すなわち，該工法の施工実績やＰＣフレーム協会の広告活動から判断すると，本件商標の出願時である平成４年９月１８日において，引用商標が，ＰＣフレーム協会の取扱いに係るものとして需要者・取引者の間に広く認識されている状況にはなかったものである。さらに，原告の取扱いに係る商標としてよりもより広く知られていたとする客観的な根拠も存しない。原告は該工法の開発者でもあり，サービスマーク制度導入の際に適式に商標登録出願を行い，正当に商標登録を受けたものであり，その過程において何らの問題も存在しない。したがって，本件商標は商標法４条１項１５号に違反してされたものではなく，無効にされるべきものではない。
２　被告の主張
本件商標の登録が本号に違反するとした本件審決の認定判断に誤りはない。
(1)　引用商標の周知性


ア　土木工事は，殆どが公共事業といってよく，工事の発注者は国，県，市町村の官公庁が中心である。建設・土木業者が技術開発を行って新技術を確立しても，公共事業であることから発注者側の官公庁は，技術の安全性と信頼性を第１に考え，また，工法の採用に当たっては実績が重要視される。したがって，実績を積まないことには，発注者に検討さえもしてもらえないのであるから，実績を増やすためには，開発した工法を実施する仲間を増やさなければならず，そのためにも「協会」が必要なのである。
また，官公庁の発注に関しては，入札が原則であるから，発注者が特許技術を含む工法を工事の仕様として定めると，実施できる業者が１社の場合，入札ができないことになり，随意契約とせざるを得ないのであるが，発注者は会計検査において，入札をせずに随意契約とした理由を釈明しなければならないので，特許技術を含む工法の採用は極力避けるのが常である。
発注者が，工事を発注するにあたり，特許技術が有効であると認めた場合は，特許権者及び開発者に対し，協会を設立して会員を募り，複数の業者が特許技術を実施可能な状態にして入札制度にのるように示唆する場合もあるほどである。そこで，業者側は協会を設立し，業者が参集して複数業者がその工法を実施できる状態にして入札が可能な状態であることを官公庁に認知させ，協会が協会名を付した工法を統一名称として公的機関に採用を働きかけるのである。協会を設立して工法を売り込む場合，業者が連合して実績を上げるのが目的であり，また，複数業者が施工可能状況にあることを発注者に示す必要があり，協会の名称が営業の際の商標の主要部となるのであるから，重要であることは論を待たないのである。
土木工事業界における協会の存在意義，役割は上述したとおりであるところ，ＰＣフレーム協会は，「「ＰＣフレームアンカー工法」，「ＰＣウォール工法」，「ＰＣリジッドビームウォール工法」の周知，普及をはかるとともに，品質，施工法，施工管理，安全性等に関し，一層の向上を図るための研究を行い，本工法の健全な発展により，地域社会の整備と環境保全に寄与する事」を目的として設立された法人格を有しない社団であり，上記各工法の製品製造又は施工をする者で被告より実施許諾を受けたものである正会員を中心として構成されている。イ　平成４年にサービスマークの登録が商標法に導入されるまでは，土木工事のように役務を提供して構築物を完成させる建設業者には販売する商品がないため，商標法の恩恵を受けることができず，工法の名称を守るためには，工事に使用する土木機械，セメントやコンクリートの資材，その他の製品を指定商品として「○○工法」の商標を登録して工法の名称を守る手法が考え出され，数多くの出願が行われた。
「ＰＣフレームアンカー工法」についても，普及活動を主体的に行うＰＣフレーム協会は権利能力のない団体であり，商標登録出願を行うことができないため，協会活動の法的な面を支援する組織である被告が，「ＰＣフレーム」に関して次の５つの商標の登録出願を行っている。
①　商願平１－９７４５８「ＰＣフレームアンカー／PC　FRAME　ANCHOR」（指定商品を平成３年政令第２９９号による改正前の施行令１条別表（以下「旧別表」という。）第７類とするもの）
②　商願平１－９７４５９「ＰＣ　フレーム／PC　FRAME」（指定商品を旧別表第７類とするもの）
③　商願平３－８１６５９「ピーシーフレーム」（指定商品を旧別表第７類とするもの）
④　商願平３－８１６６０「Ｐ．Ｃ．Ｆ．Ａ」（指定商品を旧別表第７類とするもの）
⑤　商願平５－３６１８９「ＰＣフレームアンカー工法」（指定商品を施行令１条別表第１９類とするもの）
これらの商標登録出願は，ＰＣフレーム協会の略称（甲４の会則第１条参照）である「Ｐ．Ｃ．Ｆ．Ａ」を除き，拒絶査定を受けたが，拒絶査定された商標も含め，ＰＣフレーム協会は継続的にこれらの商標を使用して需要者への周知を図り，「ＰＣフレームアンカー工法」等の普及発展に努めてきたものである。ウＰＣフレーム協会の設立において，需要者である官公庁等に対しては，ＰＣフレーム協会が窓口となって「ＰＣフレームアンカー工法」の宣伝普及に努めたのであり，官公庁が発注の際に価格の算定に使用する資料の１つである財団法人経済調査会発行の月刊誌「積算資料」（乙１３の(1)）においても，「ＰＣフレームアンカー工法」の施工（販売）主体としてＰＣフレーム協会が掲載されているのであり，同協会の会員である個々の施工業者は，原告を含めて掲載されていない。上記「積算資料」を発行する財団法人経済調査会の性格及び刊行物については，同調査会の業務案内パンフレット（乙１３の(2)）に示すとおりであり，同調査会は，設立経緯及び事業内容からみて，準公的機関ともいえるものである。上記「積算資料」に工法として掲載されるためには，施工の実績を積み，安定した工法であることが認められないと掲載されないのであって，乙１３の(1)にあるように，１９８８年（昭和６３年）に「ＰＣフレームアンカー工法」が，法面工事の１つとしてＰＣフレーム協会を発売元として掲載されていることは，「ＰＣフレームアンカー工法」が，ＰＣフレーム協会の名の下に実施される施工法であって，原告の施工実績も含めて十分な実績が積まれたものであり，需要者においてＰＣフレーム協会が提供するものであることが周知であることを示すものである。
さらに，ＰＣフレーム協会は，建設省に働きかけ，平成８年には，工事費の積算基準を公表する「建設省土木工事積算基準」に，ＰＣフレーム（プレキャスト・プレストレストコンクリート板）を使用した斜面安定工法の掲載にこぎつけた。なお，工事費の積算基準の公表は，建設省官技発第１７３号（乙１５の(1)）に基づくものである。


平成８年度版「建設省土木工事積算基準」（建設大臣官房技術調査室監修，土木工事積算研究会編，乙１５の(2)）には，「ＰＣフレーム設置工」との見出しが記載された項に，「本資料は，グラウンドアンカーとＰＣフレーム（プレキャスト・プレストレストコンクリート板）を緊結することにより，斜面等の安定化を図る工法に適用する。」と記載されている。ところが，平成９年度版の「建設省土木工事積算基準」（乙１５の(3)）には，「プレキャストコンクリート板設置工」との見出しが記載された項において，「本資料は，グラウンドアンカーとプレキャストコンクリート板を緊結することにより，斜面等の安定化を図る工法に適用する。」と記載されている。
工事方法の名称が「ＰＣフレーム設置工」から「プレキャストコンクリート板設置工」に，また，施工概要の標準施工フローにおいて，「ＰＣフレーム据付」から「プレキャストコンクリート板据付」に変更され，さらに，使用する部材の名称が「ＰＣフレーム」から「プレキャストコンクリート板」にそれぞれ変更されたのは，「ＰＣフレーム」の名称が，ＰＣフレーム協会が販売する特定の受圧板を指す名称として需要者に周知であったため，後発の業者から同基準の改定要請があり，新規参入のコンクリートブロック製の他の受圧板商品にも，同基準の「工事歩掛」を適用できるようにするため，建設省がこれを変更したものである。エ　上記のように，本件商標の登録出願当時において，ＰＣフレーム協会とＰＣフレーム，または，「ＰＣフレームアンカー工法」は，需要者において一体のものとして広く認識されるに至っていたものであり，その状態は現在まで継続しているものである。
原告は，既にＰＣフレーム協会から脱退しており，ＰＣフレームアンカー工法，または，それに類似する商標を使用して法面安定化工事を行えない状況にあり，類似する商標を使用して営業活動を行えば，需要者に混乱を引き起こすだけである。
(2)　原告による本件商標の使用について
ア　原告は，「ＰＣフレームアンカー工法」と類似の工法をＰＣフレーム協会設立前から実施してきたと主張するが，「ＰＣフレームアンカー工法」とは無関係に上記類似の工法を別途に実施したにすぎない。原告１社のみがこの種の工法を施工している状況では前記のように工法の普及に限界があるため，原告は，協会の設立のメリットを享受すべく，ＰＣフレーム協会の設立に参加したのである。ＰＣフレーム協会設立後の原告による「ＰＣフレームアンカー工法」の施工は，ＰＣフレーム協会の１会員としてこれを施工したにすぎないものであり，それをあたかも同協会と無関係に独立して行ってきたかのような主張は，同協会の機能を無視したものであって事実に反する。
ＰＣフレーム協会の設立当初，原告の代表取締役であったＡは，ＰＣフレーム協会の会長に就任するとともに，被告会社の代表取締役社長にも就任し，原告は，会員の責務としてＰＣフレーム協会の下に「ＰＣフレームアンカー工法」の普及活動を行ってきたのである。裏を返せば，原告が単独で同種の工法の普及活動をしても，公共事業におけるその工法の普及発展は困難であると判断したからこそ，工法の普及を促進する際の道具として有効な特許等を各社が持ち寄って相互使用を承認したＰＣフレーム協会の設立に原告は参加したのである。上記のとおり，ＰＣフレーム協会設立以後は，同協会が窓口となって「ＰＣフレームアンカー工法」等を普及発展させてきたのであり，原告が独自に普及活動をしたのではない。原告会社の代表取締役のＡは，被告会社設立から平成９年１２月まで被告会社の代表取締役であった。また，平成１０年の初頭まで，ＰＣフレーム協会の会長であり，ＰＣフレーム協会の活動方針を総括する立場にあったのであるから，原告独自に普及活動をする必要はなく，ＰＣフレーム協会を窓口にすればことは足りていたのである。
イ　原告が独自に「ＰＣフレームアンカー工法」の施工を行い，普及発展を図って「ＰＣフレームアンカー工法」を周知にしたものであれば，前記「積算資料」に，販売元として原告会社名が記載されているはずであるが，そのような事実はない。
ＰＣフレーム協会会則（甲４）には会員の任務として「本会員は，本工法の普及に当たる任務を有する」と定められており，ＰＣフレーム協会設立に参加した原告は，同協会設立後に入会した会員の模範となるべく，率先して施工を行ったにすぎない。また，当然のことであるが，「ＰＣフレームアンカー工法」は同協会の会員のみが施工できるのであり，同協会を脱退すれば，「ＰＣフレームアンカー工法」の施工ができないのはもちろん，引用標章等の使用もできないのである。原告は，自己の施工高が会員中１番であって，中心的役割を果たしてきたと主張するが，原告の施工はＰＣフレーム協会の１会員としてのものであるから，施工実績はすべてＰＣフレーム協会に属するものである。前述のように，建設業界における「協会」の役割からみて，需要者にしてみれば，「ＰＣフレームアンカー工法」がＰＣフレーム協会として実績を伸ばしていると認識するのである。原告は，ＰＣフレーム協会における自己の地位の優位性を同協会内における施工高を示して強調しているが，原告の代表取締役がＰＣフレーム協会の会長，さらには，被告の代表取締役であったのであるから，原告が中心となって同協会を運営することは当然のことにすぎず，原告が実績を上げたと主張することは，ＰＣフレーム協会，または，被告が「ＰＣフレームアンカー工法」の実績をあげたということに等しいものである。


なお，原告のパンフレット（甲８）は，基本的には会社案内であり，自己が施工できる工法を列挙したものである。そこに記載された「ＰＣフレームアンカー工法」の名称は，同工法を実施できる会員であることを示すにとどまるものであり，また，原告が提供する工法の１つとして詳しく工程やメリットを掲載したのであり，原告がその主要な商品として位置づけていることを示すにすぎない。「ＰＣフレームアンカー工法」の内容に関する部分は，ＰＣフレーム協会が作成したものと同一，または，それを基にアレンジしたものにすぎない。具体的に指摘すれば，甲８の２０頁右下の写真は，甲５の表紙の中央上部の写真の右下の樹木を消去したものであり，「ＰＣフレームアンカー工法の施工手順」の図面は，甲６の９～１０頁の施工手順の「１．斜面切取～６．アンカー（ＰＣ鋼材）緊張・定着」とレイアウトは同一であり，掘削機を模式的に描いた部分はドアや窓の形状，キャタピラーの線の数が同一であるところから，同一の原図を印刷原稿としたものである。また，写真は，すべて同一である。ＰＣフレーム協会を設立する目的は，共同で技術開発を行い，実績を上げて官公庁等の発注者の認知度を高めることに関する会員１社当たりのコストを下げる意味合いもあるのであり，原告の代表取締役のＡが会長であるＰＣフレーム協会が統一的に普及活動を行っているのに，わざわざ，工法の普及活動を独立して別個に行うことは二重の出費でしかなく，原告が単独で行う合理的な理由がないのである。
(3)　以上のとおり，本件商標の登録出願当時，引用商標（ＰＣフレームアンカー工法）は，法面安定化工事を発注する需要者等の間において，ＰＣフレーム協会が提供する役務を表示するものとして周知性を獲得し，その周知性は本件商標の登録時を経て今日まで継続しているものであり，他方，原告が本件商標をＰＣフレーム協会と無関係に独自の商標として使用した事実はなく，本件商標の登録が本号に違反するとした本件審決の認定判断に誤りはない。
第４　当裁判所の判断
１　原告は，本件商標の登録が本号に違反するものであるとした本件審決の認定判断は誤りである旨主張する。
ところで，本号の規定は，周知表示又は著名表示へのただ乗り及び当該表示の希釈化を防止し，商標の自他識別機能を保護することによって，商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り，需要者の利益を保護することを目的とするものであるから，本号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には，当該商標をその指定役務等に使用したときに，当該役務等が他人の業務に係る役務等であると誤信されるおそれがある商標のみならず，当該役務等が上記の他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品提供事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る役務等であると誤信されるおそれ，すなわち，広義の混同を生ずるおそれがある商標を含むものと解するのが相当である。そして，この場合，本号にいう「混同を生ずるおそれ」があるかどうかは，当該商標と他人の表示との類似性の程度，他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や，当該商標の指定役務等と他人の業務に係る役務等との性質，用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情等に照らし，当該商標の指定役務等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として，総合的に判断すべきである。そこで，上記の観点から，本件商標の登録が本号に違反するものであるか否かについて，以下検討する。
２(1)　引用商標の周知性について
ア　証拠（甲３ないし７，９ないし１１，乙３，４，１１，１３の(1)，(2)，１５の(1)ないし(3)，１６，１７，１９）及び弁論の全趣旨を併せれば，次の事実が認められる。
(ア)ＰＣフレーム工法が出現する以前の法面の防護工法としては，現場打ち法枠工法や，フリーフレーム法枠工法等が一般的に知られており，これらの従来工法では，施工現場において型枠，鉄筋，金網等を組み立てた上，コンクリート打ちやモルタルの吹きつけを施工していたことから，コンクリートやモルタルが硬化し一定の強度が発現されるまでは法枠（アンカー）の抑止力が働かず，次の法面の工事ができず，工期が長期化したり，法面を全部切り取り下方から施工する場合崩落の危険もあるなどの欠点があった。


昭和５９年ころ，上記の従来工法の問題点を解消すべく，法枠をプレキャストコンクリート製品として工場で製作し，工事現場に運搬してこれを据え付け，グラウンドアンカーによって法枠を積極的に法面に押し付ける工法（積極的に法面を強力に抑止防護する受圧板工法。当時は，いまだＰＣフレームやＰＣフレームアンカー工法の名称は付けられていなかった。）が，黒沢建設株式会社のＢ社長により発案され，「土師野尾ダム右岸法面防護工事」（施主・長崎県諫早土木事務所），「冷水トンネル坑口法面防護工事」（施主・福岡県道路公社）（いずれも施工者は原告である。）において，この工法（いずれもスクエアタイプ）が採用された。また，昭和６１年の「瀧光徳寺五重宝塔法面防護工事」（施工者は原告である。）において，自然と調和した緑の植栽ができる空地を設けたクロスタイプの「ＰＣフレームアンカー工法」が創作されて施工された。この工法は，そのメリット（法枠の軽量化が図られ，施工の合理化や工期の短縮が可能になった。）が認められ，法面防護工事や道路改良工事等で次第に採用されるようになった。(イ)　公共建設土木工事において採用されている指名競争入札制度の下においては，建設・土木各社が技術開発した成果は，複数の企業が施工可能な工法でなければ実際の工事に採用され難い事情があることから，建設土木各社は，「工法協会」等といった組織を設けて，新しく開発した建設土木技術，工法を普及させる方法が採られる例が比較的多い。「工法協会」等は任意の団体であり，その目的の１つは，加盟各社の保有工業所有権を互いに許諾し合うことで当該開発技術，工法を加盟の複数の会社が使用できる状況を作ることにあるとされている。このような建設・土木業界の実情を踏まえて，黒沢建設株式会社，三信カーテンウォール株式会社，原告会社，日本基礎技研株式会社，株式会社富士ピー・エスの５社は，昭和６１年１２月，各社が有する工業所有権，ノウハウを持ち寄り，協力して上記工法を本格的に開発普及することとなり，その際に，上記工法について「ＰＣフレーム」，「ＰＣフレームアンカー工法」の名称を使用することが決められた。上記各社は，その目的を達成すべく，昭和６１年１２月８日，共同出資により，上記工法に関する工業所有権等を一括して管理するための会社として被告会社を設立し，原告会社の代表者がその代表取締役に就任した。そして，上記各社は上記工法に関する工業所有権等の専用実施権を被告会社に許諾した。また，上記各社は，同時に，「「ＰＣフレームアンカー工法」等の周知，普及をはかると共に，品質，施工法，施工管理等の一層の向上を図るための研究を行い，本工法の健全な発展により，地域社会の整備と環境保全に寄与する事」を目的として，ＰＣフレーム協会を設立し，原告会社の代表者がその会長に就任した。同協会は，正会員である上記工法の製品製造又は施工をする者で被告より実施権の許諾を受けたもの，賛助会員である上記工法に関わる材料製造会社であって，理事会の承認を受けたもの等を構成員とする法人格を有しない任意団体である。昭和６１年１２月１０日，ＰＣフレーム協会作成の「ＰＣフレームアンカー工法」の初版カタログが完成し，これが同工法の周知，普及のため利用されることになった。
平成３年，群馬県四万川ダム建設事務所発注の「万沢林道地すべり防止工事」，建設省関東地方建設局甲府工事事務所発注の「清水端防災（その１３）工事」において，前記(ア)記載のスクエアタイプとクロスタイプの長所を取り入れた，中間的タイプとしてのセミスクエアタイプの「ＰＣフレームアンカー工法」が創作され施工された。
このようにして「ＰＣフレームアンカー工法」の基本３形態が完成し，ＰＣフレーム協会は，平成４年発行のカタログ「ＰＣフレームアンカー工法」に上記基本３形態の工法を掲載し，頒布した。これらのカタログは，その後も，年ごとに改訂を重ね，需要者である官公庁等のほか，取引関係者に頒布された。１９９７年（平成９年）ＰＣフレーム協会発行の「ＰＣフレームアンカー工法」パンフレット（甲６）には，「画期的な斜面安定工法」の表題の下，「“ＰＣフレーム工法”を世に送り出ししてから８年余が経過致しました・・・」と記載されている。(ウ)　「ＰＣフレームアンカー工法」を普及させるためには，公的な全国価格を公表する必要があり，そのため，ＰＣフレーム協会では，財団法人経済調査会に対し同調査会発行の月刊誌「積算資料」への「ＰＣフレームアンカー工法」等の価格掲載を働きかけ，その工法の内容や施工実績等の説明を行い，再三の交渉努力により，昭和６３年１月号「積算資料」の「のり面緑化工(2)」欄に，メーカーをＰＣフレーム協会とする「ＰＣフレームアンカー工法」の標準施工単価が掲載され，その後現在に至るまで，同様の標準施工単価の掲載が継続的に行われてきている。また，同協会は，財団法人建設物価調査会に対しても同調査会発行の月刊誌「建設物価」への上記価格掲載を働きかけ，昭和６３年９月号「建設物価」の「のり面工」の欄にＰＣフレーム協会をメーカーとする「ＰＣフレームアンカー，ＰＣフレームクロスタイプ」の公表価格が掲載され，その後現在に至るまで，同様の公表価格の掲載が継続的に行われてきている。同様に，同協会は，財団法人建設物価調査会に対し，同調査会発行の「建設省土木工事積算基準」への「ＰＣフレームアンカー工法」に関する基準の掲載を要請し，「建設省土木工事積算基準」平成８年度版に，「ＰＣフレーム設置工」の標準積算基準が「特許工法につき留意する」旨の付記がされて掲載された。


なお，財団法人経済調査会は，経済企画庁・建設省（当時）共管の公益法人として設立されたものであり，土木工事や建設工事の市場単価の調査を行い，官公庁及び民間企業の建設工事を中心とした予算計画，設計，積算，資材調達，監査などの各部門で必要な基礎資料を提供することを目的として，上記調査結果を上記月刊誌等に掲載する機関である。その価格調査基準によれば，調査対象事業所は，各地区において調査対象資材の取扱い高が比較的大きく，かつ信頼度の高い事業所（メーカー，商社，問屋，特約店等）を選定するものとされている。また，財団法人建設物価調査会は，１９９５年に建設省（当時）により設立許可された財団であり，その事業目的は，「土木・建築等の建設工事に関する工事費並びにこれらに要する資材の価格及び労務費の実態を調査して，工事の設計及び見積り等に資し，もって建設事業の進歩，発展に寄与すること」を目的とするものであり，建設省，農林水産省，国鉄（当時）の工事担当者を委員とする編集委員会を設置するなどして，建設価格の公表を行っており，財団法人経済調査会と同様の公的機関に準ずる組織である。
(エ)　ＰＣフレーム協会は，協会支部の会員会社と連携して，前記のパンフレットの頒布，現場見学会や技術講習会等の開催及び雑誌広告等をするなどして，「ＰＣフレームアンカー工法」の普及宣伝活動を積極的に行い，これにより需要者の間に同工法のメリットが認知されるようになり，同工法による工事件数，施工高はほぼ順調に増加し，平成３年度（平成３年４月～平成４年３月）には，工事件数３８件，施工高約１３億２４００万円となり，また平成８年度（平成８年４月～平成９年３月）には，工事件数１８２件，施工高約５７億５９００万円に達した。同協会設立時から平成１２年度までのＰＣフレームの工事件数，施工高の推移は別紙記載のとおりである。
因みに，上記(ウ)の「建設省土木工事積算基準」の「プレキャストコンクリート板設置工法」に包含される工法の施工実績のうち，「ＰＣフレームアンカー工法」の施工実績が占める割合は，平成４年においては約７０％，平成８年には約５０％であった。
また，ＰＣフレーム協会設立以降，上記のとおり工事件数，施工高が増加していくとともに，同協会の会員会社数も増加していき，平成８年当時には会員会社は２８社になり，平成１０年現在において３３社に及んでいた。(オ)「新技術による法面・斜面対策」（総合土木研究所・昭和６３年９月２１日発行。甲５）には，表紙に「Ｐ．Ｃ．Ｆ．Ａ．工法　プレストレストコンクリートフレームアンカー工法」，「ＰＣフレーム協会」などの文字とともに法面工事の施工写真が掲載され，目次頁に「表紙説明」として，「ＰＣフレームアンカー工法－Ｐ．Ｃ．Ｆ．Ａ．工法　ＰＣフレームアンカー工法は，プレキャストのプレストレストコンクリートフレームとグラウンドアンカーの組合せで構成され，主に切土のり面の安定化および自然斜面の崩壊や地すべりの防止に適用されるものである。・・・事務局　ＰＣフレーム協会」と記載されている。また，その本文中に，「ＰＣフレームアンカー工法とその設計・施工」と題するＣの論稿が掲載され，昭和６３年までに行われた「ＰＣフレームアンカー工法」による施工例６件，すなわち，「ＰＣフレームアンカー工法」の代表的な実施例として，京滋バイパス平津工事（施主・日本道路公団），国道２６６号線改良工事（施主・熊本県本渡土木事務所），県道中野～厚木線改良工事（施主・神奈川県津久井土木事務所），大川瀬ダム（施主・近畿農政局東播用水農業水利事業所），長崎地方裁判所擁壁防護工事（施主・九州地方法務局）及び姉ヶ崎火力発電所擁壁防護工事（施主・東京電力株式会社）の例が掲載されている。
また，雑誌「基礎工」Vol.15，No.12（１９８７年（昭和６２年）発行。甲７）には，「ＰＣフレームアンカー工法」の表題と写真の下に「ＰＣフレーム協会　事務局㈱ピー・シー・フレーム」と表示し，その下に「ＰＣフレーム協会員」として原告会社を含む全６社の社名を表示した１頁の広告が掲載されている。さらに，雑誌「土と基礎」Vol.38，No.５（１９９０年（平成２年）発行。甲９）には，「ＰＣフレームアンカー工法」の名称及び写真とともに，「ＰＣフレーム協会」と表示し，「ＰＣフレーム協会員」として原告会社を含む全１５社の社名を表示した半頁大の広告が掲載されている。
(カ)　なお，原告は，ＰＣフレーム協会の運営方針についての意見の相違から，平成１１年２月ころ，プレキャスト・プレストレストコンクリート製の受圧板を使用した「ＰＵＣ工法」の普及のための活動をする「斜面受圧板協会」を日本ゼニスパイプ株式会社等と設立し，そのころ，ＰＣフレーム協会を脱会し，ＰＣフレーム協会と利害が対立することとなった。


イ　土木工事は，殆どが公共事業といってよく，工事の発注者，すなわち法面工事の１工法である「ＰＣフレームアンカー工法」の需要者は，国，県，市町村の官公庁や日本道路公団等の特殊法人が中心であり，また，取引関係者も殆どが建設・土木業界に属する企業であることは公知の事実であるところ，上記認定の事実によれば，本件商標登録の出願時点（平成４年９月１８日）において，法面工事の工法としての引用標章（ＰＣフレームアンカー工法）は，需要者である官公庁等はもちろん，取引関係者である土木・建設業界，特に法面工事の業界に属する企業の間において，原告会社を含めた「ＰＣフレーム協会」の会員各社の取扱いに係る工法を表示する標章として，広く知られたものとなっており，その周知性は本件商標の登録時を経てその後においても継続していると認められる。この点に関し，原告は，「ＰＣフレームアンカー工法」は，他にも様々な工法がある状況における，斜面・法面工事の中のシェアの低い１つの工法にすぎないところ，このような状況において，本件審決がその判断の認定に供した証拠のみをもって，引用商標がＰＣフレーム協会の商標として取引者・需要者の間で広く知られていたとする認定には妥当性がない旨主張する。しかしながら，「ＰＣフレームアンカー工法」の需要者は官公庁等が中心であり，その範囲がかなり限定されるところ，官公庁等は，各工法のメリット，実績等を充分に考慮して工法の選択を行うものと考えられるのであって，法面工事の斜面・法面工事の全体の中に同工法が占める割合がかなり低いものであるとしても，そのことは上記周知性の認定を左右するものではないというべきである。
しかして，本件商標は，「ＰＣフレーム協会」の取扱いに係る工法の標章である引用標章（ＰＣフレームアンカー工法）と全く同一のものであり，引用標章の上記のような周知性を考慮すれば，本件商標をその指定役務に使用するときには，これに接した取引者及び需要者に対し，「ＰＣフレーム協会」の使用に係る上記標章を想起させて，その役務が「ＰＣフレーム協会」の会員各社及びこれらの会社と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように，その出所につき誤認を生じさせるおそれがあり，本件商標の登録を維持した場合には，「ＰＣフレーム協会」の使用に係る上記標章の有する顧客吸引力へのただ乗りやその有する自他識別機能の希釈化を招来しかねないと考えられる。
(2)　原告は，本件商標が出願された平成４年までにおいて，原告のＰＣフレームアンカー工法施工実績は，他の会社に比べ突出しており，原告が実質的に中心となって「ＰＣフレームアンカー工法」の宣伝，営業を行ってきた結果，多数の受注，施工に至っていたものであり，このような原告の実績にかんがみれば，「ＰＣフレームアンカー工法」の標章がＰＣフレーム協会とのみ結び付いて認識されると考えるのは妥当ではなく，原告の業務に係るものとして取引者・需要者に認識される状況が存在していたというべきである旨主張する。
しかしながら，ＰＣフレーム協会の設立後は，需要者である官公庁等に対しては，ＰＣフレーム協会が窓口となって「ＰＣフレームアンカー工法」の宣伝普及に努めたのであり，官公庁等が発注の際に価格の算定に使用する雑誌の１つである財団法人経済調査会発行の月刊誌「積算資料」等においても，「ＰＣフレームアンカー工法」の施工（販売）主体としてＰＣフレーム協会が掲載されているのである。
ＰＣフレーム協会会則（甲４）には会員の任務として「本会員は，本工法の普及に当たる任務を有する」と定められており，ＰＣフレーム協会設立に参加し，その会員である原告は，同協会の会員として，その会則に定められたところに従い，「ＰＣフレームアンカー工法」による法面工事の受注について宣伝を含む営業活動，同工法による工事の施工を行ったものであり，その実績はＰＣフレーム協会に帰属するものとみるほかはなく，取引者・需要者においても，原告による上記営業活動，工事の施工は，ＰＣフレーム協会の一員としてされていたものと認識していたと認めるのが相当である。
原告のパンフレット（甲８）は，基本的には会社案内であり，自己が施工できる工法を列挙したものであり，ＰＣフレームアンカー工法についていえば，それは，ＰＣフレーム協会が作成したものと同一，または，それを基にアレンジしたものにすぎず，「ＰＣフレームアンカー工法」を実施できる会員であることを示すにとどまるものというべきであり，このようなパンフレットが頒布されていたからといって，「ＰＣフレームアンカー工法」の標章が，ＰＣフレーム協会と関係なく，原告独自の業務に係る役務を表示するものとして取引者・需要者に認識されていたと認めることはできず，他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。(3)上記に検討したとおり，本件商標の出願当時において，引用商標（ＰＣフレームアンカー工法）はＰＣフレーム協会の取扱いに係る工法として周知性を獲得し，その周知性は本件商標の登録時を経てその後も継続しているものと認められ，他方，原告が，本件商標の出願当時，ＰＣフレーム協会とは関係なく独自に，その施工に係る法面工事の工法に本件商標を使用していたものとは認められないのであって，本件商標の登録が本号に違反するとした本件審決の判断に誤りがあるとはいえない。
３　以上によれば，原告が取消事由として主張するところは理由がなく，その他本件審決にこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。
よって，原告の本件請求は理由がないから，これを棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所知的財産第１部
裁判長裁判官   　北　　山　　元　　章
裁判官　　　青　　栁　　　　　馨
裁判官   　沖　　中　　康　　人
（別紙）
図１、表１


主　　　　　文
１　被告らは，原告Ａに対し，連帯して，７０万円及びこれに対する平成１４年２月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２　被告らは，原告Ｂに対し，連帯して，３０万円及びこれに対する平成１４年２月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３　原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
４　訴訟費用は，これを３分し，その２を原告らの負担とし，その余を被告らの負担とする。
５　この判決は，第１，第２項に限り仮に執行することができる。
事　　　　　実
第１　当事者の求めた裁判
１　請求の趣旨
(1)　被告らは，原告Ａに対し，連帯して，３００万円及びこれに対する平成１４年２月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(2)　被告らは，原告Ｂに対し，連帯して，３００万円及びこれに対する平成１４年２月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(3)　訴訟費用は，被告らの負担とする。
(4)　仮執行宣言
２　請求の趣旨に対する答弁
(1)　原告らの請求をいずれも棄却する。
(2)　訴訟費用は原告らの負担とする。
第２　当事者の主張
１　請求原因
(1)　当事者等
原告らは，夫婦であり，昭和５９年以降，名古屋市ａ区ｂ町ｃ番地にある建物（以下「原告住居」という。）に居住してきた。
被告有限会社Ｃ（以下「被告会社」という。）は，昭和５９年以前から，別紙物件目録１ないし８記載の土地上の同目録１０記載の建物（以下「本件工場」という。）において，自動車修理，板金塗装業等をし，平成１２年春頃からは同目録９記載の土地（以下「本件駐車場」という。）を駐車場として利用してきた。被告Ｄは被告会社の代表者である。
(2)　規制基準
原告住居，本件工場及び本件駐車場の付近一帯の地域（以下「本件地域」という。）は，第一種低層住居専用地域にあり，騒音規制法に基づく名古屋市の騒音に対する規制基準（９０パーセント上端値。以下「規制基準」という。）は，以下のとおりである。
８時から１９時まで　　　　　　　　　　　　４５デシベル６時から８時まで，１９時から２２時まで　　４０デシベル２２時から６時まで　　　　　　　　　　　　４０デシベル
(3)　騒音の状況
被告らは，以下のとおり，平成７年頃から現在に至るまで，本件工場において自動車修理，板金塗装，解体等の作業をして，毎日断続的に午後８時ないし９時頃まで騒音を発生させ，また，本件駐車場の自動車の出し入れ作業をして騒音を発生させ，これを原告住居に侵入させている（以下，被告らが本件工場及び本件駐車場での作業により発生させている騒音を「本件騒音」と言うことがある。）。
ア　平成９年８月２５日，名古屋市ａ保健所（以下，単に「保健所」という。）の騒音測定の結果，大きく規制基準を超える中央値で５０ないし６５デシベルの騒音が測定された。
イ　平成１０年６月１８日の騒音測定では，５２から５４デシベル，ハンマー音では５６デシベルの騒音が測定された。
ウ　平成１１年９月２８日から同年１０月１３日までの間，原告住居において騒音測定が行われた。その結果，前年より騒音は幾分減音があったが，依然として規制基準を超えていた。
エ　平成１２年１２月８日から１４日までの間の騒音測定では，平成１１年の測定時より騒音がひどくなっていることが判明した。
(4)　原被告の対応状況
ア　原告らは，平成８年８月３０日以来，保健所に苦情を申し立てる，原告代理人に依頼して騒音を規制基準以下にすることを求める内容証明郵便を送付する，調停及び仮処分事件を申し立てるなどし，保健所は何度も立ち入り検査や指導をしたが，被告らは以下に記載した以外には一向に改善しようとしないばかりか，平成１２年以降一層騒音を大きく，かつ，頻繁に出すようになった。また，被告らは，シャッターを解放したまま作業をする，壁の破損部を修理せずに放置するなど，容易にできる減音対策さえしようとしていない。イ　平成１０年１２月には，保健所から改善指導がなされ，平成１１年１月に本件工場のシャッターを二重構造とするなどの改善策についての回答をしたが，改善策が実施されたのは同年５月になってからであり，原告住居に近い窓を二重サッシとし，原告住居に近い所の一部にガラスの引き戸を付け，エアソーを騒音の小さなものにしたことだけであり，シャッターの二重構造は実施されなかった。
ウ　仮処分事件（名古屋地方裁判所平成１３年ヨ第１５８号事件。以下「本件仮処分事件」という。）において，平成１３年１２月２７日に別紙和解条項のとおり和解（以下「本件和解」という。）をしたにもかかわらず，本件和解第３項に違反して，午後６時以降もシャッターを一部閉鎖しないで作業をしている。
(5)　原告らの被害状況
原告らは，外構工事業を営む有限会社Ｅを経営し，原告住居を事務所として使用している。
原告Ａは，原告住居で，電話番，記帳，書類作成等の事務全般を行っている。このため，被告会社の騒音の被害を一日中受けることとなり，その結果，電話での注文が聞き取りにくく何度も聞き返したり，仕事に集中できなかったりし，時には耳栓をして自己防衛しているものの，頭痛，夜間被告らの作業が終わっても板金の音が頭の中で鳴り響いている，睡眠不足等の症状が起こるとともに，家庭における安息感を得ることができなくなり，精神的・肉体的疲労が蓄積している。
被告Ｂは，帰宅しても騒音のためくつろぐことができず，精神的・肉体的疲労が蓄積している。
(6)　違法性及び被告らの責任
被告らは，故意に，前記(4)のとおりの作業をして規制基準を上回る，受忍限度を超えた騒音を原告住居に侵入させ，それによって原告らに対し肉体的・精神的に多大な侵害を与え，原告らの人格権を違法に侵害してきた。
(7)　損害


原告らは，平成７年から現在まで６年以上にわたって，毎日継続的に被告らの発生させる騒音により，多大な精神的・肉体的苦痛を被っており，これに対する慰謝料は，各自３００万円を下回ることはない。
(8)　よって，原告らは，被告らに対し，不法行為（民法７１９条）による人格権侵害に対する損害賠償として，連帯して各自３００万円及びこれらに対する口頭弁論終結日の翌日である平成１４年２月２日から支払済みまで民法所定年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。
２　請求原因に対する認否
(1)　請求原因(1)（当事者等）の事実は認める。(2)　請求原因(2)（規制基準）の事実は認める。(3)　請求原因(3)（騒音の状況）の事実のうち，平成９年８月２５日，平成１０年６月１８日及び平成１１年９月２８日から同年１０月１３日に騒音測定があったことは認め，その余の事実は否認する。
平成７年頃及び平成１２年に騒音が大きくなったことはなく，また，騒音の発生は一日に多くても数回，１回あたりの騒音発生時間は５分程度であり，日常生活に耐えられないようなものではない。
(4)　請求原因(4)（原被告の対応）の事実のうち，被告らが改善，減音対策をしようとしないとの点，平成１２年以降一層騒音を大きくかつ頻繁に出すようになったとする点，シャッターの二重構造は実施されなかったとする点，シャッターを開放したまま作業をする点は否認し，保健所の立入検査や指導があったこと，被告が改善したこと，壁に破損部があること，本件和解をしたことは認め，本件和解後に一部シャッターを閉鎖していないことは否認し，その余の事実は明らかには争わず。
被告らは，本件工場の防音工事には多額の費用がかかるうえ，充分な防音効果をあげられる保障もないことなどから，本件土地を売却して，他に工場を移転することとし，本件駐車場が売却できて移転資金の準備もできたことから，また，早期移転を原告らに求められたことから工場を建築する時間的余裕がなく工場を賃借することとして，本件和解をした。
(5)　請求原因(5)（原告らの被害状況）の事実は否認ないし不知。原告建物は，鉄筋コンクリートパネル造の建物で，外部からの騒音に遮音性が高い上，道路から２メートルも高く，本件工場から１０メートル以上も離れている（なお，原告ら建物と本件工場の間の道路幅は側溝も含めて４メートルある。）。また，原告らは，原告ら建物の窓を二重窓にする，夜間は雨戸を閉めるなどの自衛策を全く取ろうとしていない。以上の事実からすると，原告らの騒音被害は，原告らの主張しているような程度のものとは到底いえない。また，原告らは日中仕事に出かけているので騒音による影響を受けない。(6)　請求原因(6)（違法性及び責任）は否認ないし争う。(7)　請求原因(7)（損害）の事実は否認する。
理　　　　　由
１　請求原因(1)（当事者），同(2)（規制基準）の各事実は当事者間に争いがない。２　請求原因(3)（騒音状況），同(4)（原被告の対応状況）について当事者間に争いのない事実，証拠（甲１ないし１３，１５ないし２６，２８ないし３０，３１及び３２の各１及び２，３３ないし３５，３９，乙１，２，３の１及び２，９，１０，原告Ａ本人，被告Ｄ本人）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。これに反する証拠は採用できず，他にこれを覆すに足りる証拠はない。(1)　被告会社は，昭和５４年３月２８日に設立され，被告Ｄの父が代表取締役をしていたが，被告Ｄは昭和６０年頃から父に代わって被告会社の経営を実質的にするようになり，平成６年６月１５日に被告会社の代表取締役に就任した。原告らは，昭和５９年から原告住居に居住している。
(2)　原告住居は，本件工場とはその西側の約３．６４メートル幅の道路を隔てて南西の位置にあり，本件駐車場とはその南側の約２．７３メートルの道路を隔てて南の位置にある。甲２，２３，乙２，３の１，２
(3)　騒音の状況
(ア)　被告会社は，平成７年頃から現在に至るまで，日祭日及び夜間も含めて毎日のように，午前９時頃から午後８時頃まで（日によっては午後９時過ぎまで）本件工場において自動車修理，板金塗装，部品取り等の作業をし，サンダー（研磨機）音，エアーソー（カッター）音，ハンマーによる打撃音，塗装釜の音，シャッターの閉鎖時の衝突音などの金属音等の騒音を発生させ，また，平成１２年５月頃からは本件駐車場に自動車を出し入れする作業をしてエンジン音の騒音を発生させ，これを原告住居に侵入させている。上記騒音は，１日中切れ目無く継続するというものではなく，短時間に間欠的に発生する。上記騒音の騒音測定器による測定結果，原被告及び保健所の対応状況の概要は，以下のとおりである。甲１，３
(イ)　被告会社は，原告らが居住するようになる以前から，本件工場で自動車の修理，板金塗装等の作業をして騒音を発生させてきたが，平成７年頃からは原告らが本件騒音を保健所等の援助を受けてでも減音させたいと思うほど大きくなった。
(ウ)　原告らは，本件工場からの騒音について，平成８年８月頃に保健所に苦情を申し出た。保健所は，同月３０日，被告会社に対し規制基準を守るように立入指導をし，本件工場南西角付近での騒音測定の結果，瞬時値で５４ないし６４デシベルを測定したが，結局，本件工場の騒音は改善されなかった。(エ)　原告らは，本件工場からの騒音について，平成９年６月頃に保健所に苦情を申し出た。保健所は，同年６月４日，立入指導をし，同年８月２５日から９月２日にかけて原告住居北東角付近で騒音測定をした結果，上端値が５７ないし７５デシベル，中央値が５０ないし６５デシベルという大きく規制基準を超える騒音が測定されたので，同月１９日，被告会社に対し，音の大きい作業は昼間にやるよう，シャッターをできるだけ閉めて作業を行うよう指導した。その後も，保健所は，被告会社に対し，２回立入指導をし，同年１１月１８日には日曜や夜間の作業はできるだけ止めるように指導をしたが，本件工場の騒音は改善されなかった。
(オ)　原告らは，本件工場からの騒音について，平成１０年１月頃に苦情を申立てた。保健所は，同月１６日立入指導をし，被告会社は，同月２６日に防音シート（ビニールカーテン）等を設置し，保健所は，規制基準を厳守するよう再度指導した。


その後も，夜間騒音等を巡って苦情申立，立入指導が繰り返された。同年１０月８日になされた夜間騒音の測定結果は，通過車両等による暗騒音が５０デシベル程度であった。また，同年１０月２３日から１１月３日までの保健所による騒音測定の結果，昼間の上端値が全日平均で５８デシベル，昀高値で８２デシベル，エアーソー（カッター）の騒音が７９ないし８２デシベルであること，本件工場の著しい大きな騒音は短時間に間欠的に発生していること，昼間の暗騒音が５４デシベルあることが判明した。そこで，保健所は，同年１２月２１日頃，原告らは明らかに騒音被害にあっているとの判断，及び本件工場の騒音を暗騒音以下とすることが相当であるとの判断に基づき，被告会社に対し，著しく騒音の大きな作業にあっては作業方法の改善，防音対策を至急行う必要がある旨の改善指導をした。被告会社は，平成１１年１月２９日に本件工場（板金工場部分）のシャッターを二重構造とするとの改善策を回答をし，同年４月２７日には原告住居側窓（１か所）について二重サッシとする，エアーソー（カッター）を騒音の小さい物にするとの改善策を回答して同年５月にこれを実施したが，シャッターの二重構造化は実施せずに原告住居に近い出入口（１か所）にガラスの引き戸を設けた。同年６月９日，保健所が騒音測定したところ，カッターは７５デシベル，サッシを閉めた場合は６９デシベル，サッシとシャッターを閉めた場合は６３デシベルであり，保健所は改善の結果１２デシベルの減音効果があったと評価したが，規制基準に照らし更なる防音対策が必要であると判断した。甲１，６ところが，被告会社は，本件工場には上記以外の開口部を含めてシャッターがあるにもかかわらず，作業環境・効率の悪化（夏期はシャッターを閉めるとクーラー等が設置されていなかった本件工場内は非常に暑くなる）や作業効率の低下（１０分おきくらいに自動車を出し入れして修理等を行うため，いちいちシャッターを開閉するのは手間がかかる。出し入れ時も他の作業も平行して行った方が効率がよい。）を回避するため，これを閉めないで作業をすることが多く，上記改善策にもかかわらす騒音はほとんど変わらなかった。
(カ)　原告らは，原告ら代理人に依頼して，被告会社に対し，平成１１年９月１４日頃，騒音を暗騒音以下（昼間，５４デシベル以下）とすることを求めるなどと記載した内容証明を出したが，被告会社からは回答がなく，騒音にも変化はなかった。甲５
保健所によって，平成１１年９月２８日から同年１０月１３日までの間，原告住居において騒音測定が行われた。その結果，前年より騒音は幾分減音があったが，依然として規制基準を超えていた。
(キ)　原告らは，本件工場の騒音が大きくなったと感じ，午後８時過ぎまで打撃音や切断音がし，また，日祭日も作業をして騒音を出すことが多かったことから，保健所に対し，平成１２年１月２４日，苦情申立てをし，保健所は指導をしたが，騒音は変わらなかった。
原告らは，再度，原告ら代理人に依頼して，被告会社に対し，同年２月２８日頃，騒音を暗騒音以下（昼間，５４デシベル以下）とすることを求めるなどと記載した内容証明を出したが，被告会社からは回答がなく，騒音にも変化はなかった。甲７，１１
被告会社は，同年５月頃，本件駐車場を取得して，修理のために自動車を駐車し，本件工場への出し入れをするようになったため，本件工場の騒音に加えて，出し入れの際の自動車のエンジン音が従前に増して原告住居に侵入するようになった。甲４，８
(ク)　原告らは，被告らに対し，平成１２年５月１０日に規制基準以上の騒音を出さないことを求めて名古屋簡易裁判所に調停（平成１２年公５号事件）を申立て，同年６月２０日を第１回として調停期日が重ねられた。調停委員からは，被告らに対し，本件工場の板金作業をする部分に二重サッシ，防音壁及び電動シャッターを設置する，原告住居に近い壁の破損個所を速やかに修理するとの提案がなされ，原告らには原告住居の窓を厚く作り変えるとの提案がなされるなどしたが，結局，被告らにおいて防音対策のための見積書の提出や破損個所の修理もなされないまま，また，原告らにおいては被告らの防音対策がなされないのに原告らにおいて防音対策をする必要はないとの見解もあって，同年１０月６日の第６回期日で不調となった。甲９
(ケ)　原告らの依頼で，保健所は，平成１２年１２月８日から１４日までの間，騒音測定をした結果，エアーソー（カッター）の騒音が７１から７２デシベルと小さくなっていたが，サンダー音は７２ないし７３デシベル，ハンマー音は６９ないし７３デシベルと平成１１年の測定時（サンダー音６３ないし６５デシベル，ハンマー音６６ないし６９デシベル）より騒音がひどくなっている部分もあることが判明した。甲１０(コ)　原告らは，平成１３年になって，被告らを相手に，名古屋地方裁判所に，本件仮処分事件の申立てをし，また，同年２月２０日に本件訴訟を提起した。本件仮処分手続の中で，裁判所から，被告らに前記(ク)の防音対策をすること，シャッターの開閉をできるだけ減らし，午後６時以降できるだけ板金作業をしないことなどが提案された。
被告会社は，同年４月末頃にようやく前記破損個所を修理した。また，被告らにおいて，同年５月１日頃，上記防音対策のための請負代金の見積書を取得したところ約１０００万円を要するうえ，充分な防音効果が上がるか疑問であるとの回答を得た。そこで，被告らは，本件工場を移転することとし，移転費用を捻出するため，同月１０日には宅地建物取引業者と本件工場，その敷地及び本件駐車場売却の専任媒介契約を締結するなどして具体的売却行為に着手し，同年７月にはシャッターを閉鎖して作業ができるようにスポットクーラー４基を設置した。
しかし，被告らは，本件仮処分事件及び本件訴訟進行中も仕事の繁忙，緊急性等を優先して，午後９時過ぎに３０分間にわたって本件駐車場の自動車の入れ替え作業を行って騒音を発生させたり，作業の効率的進行のためシャッターや引き戸を閉めないで作業をする，日祭日等も作業をするなどしており，騒音軽減のため比較的容易にできる対応さえ怠った。甲３５，乙１，２(サ)　原告らは，騒音を防ぐため，本件工場に近い窓（１か所）の雨戸を日中も締め切りにし，その他の窓も開けないようにしている。また，平成１１年５月頃に本件工場に近いよう壁（原告住居の北側及び東側の一部）の上に防音性の高いフェンス（高さ約１．５メートル）を設置した。その結果，騒音の測定結果に差異はないが，原告らは騒音が柔らかい感じになったと思っている。他の雨戸は，被告らが防音に努力しないことの対抗上，夜間でも閉めていないし，就寝する午前零時頃には騒音はないので閉める意味がない。


平成１４年（行ケ）第５号　審決取消請求事件
平成１５年３月６日言渡、平成１５年２月２０日口頭弁論終結
判　　　　決
原　　　告　　　　　日機装株式会社
訴訟代理人弁理士　　福村直樹
被　　　告　　　　　テルモ株式会社
訴訟代理人弁護士　　吉原省三、小松勉、三輪拓也、竹田吉孝
同　　　　弁理士　　中澤直樹
主　　　　文
特許庁が無効２００１－３５１８４号事件について平成１３年１１月２８日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
主文同旨の判決
第２　事案の概要
１　特許庁における手続の経緯
被告は、下記アの特許（以下「本件特許」といい、その請求項１ないし５の発明を総称して「本件発明」、各発明をその請求項の番号に従い「本件発明１」などという。）の特許権者、原告は、下記イの無効審判の請求人である。
ア　本件特許
特許第２９８１９０９号
発明の名称　　　　　　「液体流路を有する装置の気泡除去方法及びその
装置」
出願日　　　　　　　　平成２年６月２０日
設定登録日　　　　　　平成１１年９月２４日
イ　無効審判
無効２００１－３５１８４号事件
審判請求　　　　　　　平成１３年４月２６日
審決　　　　　　　　　平成１３年１１月２８日
「本件審判の請求は成り立たない。」
（同年１２月１０日原告に謄本送達）
２　本件特許の特許請求の範囲の記載
【請求項１】気体は通すが液体は通さない壁面から構成される液体流路を有する装置の液体流路に、間欠的に液体を流し、該液体流路内に存在する気泡を除去することを特徴とする、液体流路を有する装置の気泡除去方法。【請求項２】液体流入口、気体は通すが液体は通さない壁面から構成される液体流路及び液体流出口を備える液体流路を有する装置と、該液体流路を有する装置よりも上流側に配設され、前記液体流路を有する装置の液体流入口を介して液体流路に液体を移送する液体移送手段と、前記液体流路への液体の移送を間欠的に行なわしめる液体移送調整手段と、を備えることを特徴とする、液体流路を有する装置の気泡除去装置。
【請求項３】液体流路を有する装置よりも下流側に、除泡手段が配設されている、請求項２記載の装置。
【請求項４】液体流路を有する装置よりも下流側に、液体流路を有する装置の液体流路内を通過する液体の圧力を高めるための小径流路部が配設されている、請求項２記載の装置。
【請求項５】除泡手段よりも下流側に、除泡手段内を通過する液体の圧力を高めるための小径流路部が配設されている、請求項３記載の装置。
３　審決の理由の要旨
審決は、本件発明１ないし５は、いずれも公知の刊行物に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえないから、その特許を無効とすることができないとした。その認定判断の要旨は以下のとおりである（審決中の「甲第１号証」、「甲第２号証」をそれぞれ「刊行物１」、「刊行物２」と言い換え、本訴の証拠番号及び文献名を付記し、証拠番号を本訴の証拠番号に差し替える以外は、審決の「理由」欄の「５．対比、判断」及び「６．むすび」の記載をそのまま引用する。）。
５．対比、判断
５－１．本件発明１について
刊行物１に記載された事項からみて、刊行物１（甲第２号証。「遠心ポンプと外部潅流型膜型肺を組み合わせたsimplifiedveno-arterialbypass   systemの実験的検討」人工臓器１８巻２号４４０～４４３頁１９８９年）に記載された方法も充填時のair抜きを行うものであり、その際液体による気泡の除去が行われると認められるから、刊行物１には、外部潅流型中空糸膜型肺に液体を流し、外部潅流型中空糸膜型肺の気泡を除去する方法、が記載されていると認められる。そして、本件発明１と刊行物１に記載された方法とを対比すると、後者における「外部潅流型中空糸膜型肺」は、その機能からみて「気体は通すが液体は通さない壁面から構成される液体流路」を有するものであり、前者における「気体は通すが液体は通さない壁面から構成される液体流路を有する装置」に相当するものと認められる。そして、後者においても、液体は、外部潅流型中空糸膜型肺の気体は通すが液体は通さない壁面から構成される液体流路に流されるものと認められるから、
両者は、
気体は通すが液体は通さない壁面から構成される液体流路を有する装置の液体流路に液体を流し、該液体流路内に存在する気泡を除去する、液体流路を有する装置の気泡除去方法。で一致し、
ア．前者は、液体流路に間欠的に液体を流して該液体流路内に存在する気泡を除去するものであるのに対し、後者は、液体流路内に存在する気泡を除去するための液体流路への液体の流し方について何等特定がない点。
において相違する。
そこで、相違点ア．について検討すると、刊行物２（甲第３号証。河野南雄、山口美佐子共著「初心者のための血液透析の手技と看護」〔改訂版〕１５～２２頁新興医学出版社昭和６３年）に記載された事項からみて、刊行物２には、ゆっくり実施するダイアライザーのプライミングにおいて、血液ポンプをゆっくり回転させて、生食水により動脈回路、ダイアライザーさらに静脈回路を満たしたのち、ひきつづき血液ポンプをゆっくり回転させて、ダイアライザーや血液回路内の消毒薬を完全にあらいながすと同時に、生食水などで充填する工程において、ダイアライザー内の空気を完全においだすために、ダイアライザー下方の動脈回路をときどきしめてファイバー内の空気を追い出し、さらに、空気が出ていきやすいようにダイアライザーの上部を鉗子で軽くたたいてダイアライザーの静脈側にたまった空気を追い出す方法が記載されている。


刊行物２に記載の「ファイバー内」は、「ダイアライザー」なる装置において液体が流れる経路であるから、「気体は通すが液体は通さない壁面から構成される」ものではないが「液体流路」といえるものであるから、刊行物２に記載された事項において液体流路内の空気を追い出す操作は図２７に示される操作であるといえる。そして、図２７の説明文には「血液ポンプをゆっくり回転させながらダイアライザーの下を、時々、鉗子でとめて、ファイバー内の空気を追い出す。」との記載がある。しかし、図２７の説明文を如何に検討しても、いかなる作用でファイバー内の空気が追い出されるのか明確でない。
たしかに、血液ポンプをゆっくり回転させながら動脈回路をしめたままにしておくことにより不都合が生じることが想定されるから、動脈回路をしめる操作をしたのちには、図２８に示される操作の前か後かは不明ではあるが、動脈回路をあける操作が必要である。そして、刊行物２の図２７の説明文における「時々、鉗子でとめ」るためには、このしめる操作とあける操作を交互に複数回行うことになり、結果的に、流体流路には、本件の願書に添付された明細書第１４頁１５～１７行（特許公報第４頁第７欄５，６行参照。）で定義された「間欠的」に生食水が流れることにはなる。しかし、刊行物２には、このしめる操作とあける操作を交互に複数回行うことによる作用について何等記載がない。
してみると、刊行物２に、動脈回路をしめる操作とあける操作を交互に複数回行うことにより流体流路に間欠的に生食水を流して流体流路内の空気を追い出すことが示唆されていると認めることはできない。
そして、本件発明１は、液体流路に間欠的に液体を流して該液体流路内に存在する気泡を除去することを構成要件としたことにより、短時間で液体流路に付着する気泡を除去するという格別な効果を奏するものである。したがって、気体は通すが液体は通さない壁面から構成されるものではない液体流路を有する装置から空気を除去する方法に関する刊行物２に記載された事項を、刊行物１に記載された気体は通すが液体は通さない壁面から構成される液体流路を有する装置に適用することが当業者にとって容易か否かを判断するまでもなく、本件発明１は、刊行物１及び刊行物２に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
さらに、甲第４号証及び甲第５号証に記載された事項を検討しても、液体流路に間欠的に液体を流して該液体流路内に存在する気泡を除去することは記載されておらず、かかる事項を示唆する記載もない。よって、本件発明１は、刊行物１、２、甲第４、第５号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。
５－２．本件発明２について
刊行物１に記載された事項からみて、刊行物１に記載された装置も充填時のair抜きを行うものであり、その際液体による気泡の除去が行われると認められるから、刊行物１には、外部潅流型中空糸膜型肺の上流側に配設され、該外部潅流型中空糸膜型肺に液体を流す遠心ポンプと、外部潅流型中空糸膜型肺とを備える外部潅流型中空糸膜型肺の気泡除去装置、が記載されていると認められる。そして、本件発明２と刊行物１に記載された装置とを対比すると、後者における「外部潅流型中空糸膜型肺」は、液体流入口、液体流出口と共に、その機能からみて、「気体は通すが液体は通さない壁面から構成される液体流路」を備えるものであるから、前者における「液体流路を有する装置」に相当するものと認められる。そして、後者における「遠心ポンプ」は、外部潅流型中空糸膜型肺の液体流入口を介して該外部潅流型中空糸膜型肺の「気体は通すが液体は通さない壁面から構成される液体流路」に液体を流すものであるから、前者における「液体移送手段」に相当するものと認められる。よって、両者は、
液体流入口、気体は通すが液体は通さない壁面から構成される液体流路及び液体流出口を備える液体流路を有する装置と、該液体流路を有する装置よりも上流側に配設され、前記液体流路を有する装置の液体流入口を介して液体流路に液体を移送する液体移送手段を備える、液体流路を有する装置の気泡除去装置。で一致し、イ．前者は、前記液体流路への液体の移送を間欠的に行なわしめる液体移送調整手段を備えたものであるのに対し、後者は、係る手段を備えていない点において相違する。
そこで、相違点イ．について検討すると、刊行物２には、液体流入口、液体流出口と共に、「気体は通すが液体は通さない壁面から構成される」ものではないが「液体流路」を備える装置であるダイアライザーと、ダイアライザーの上流側に配設され、ダイアライザーの液体流路に液体を移送する血液ポンプを備える、ダイアライザーから空気を除去する装置が記載されており、さらに該装置を使用してダイアライザーの液体流路から空気を除去する方法として上記５－１．で述べたとおりの事項が記載されている。
そして、上記５－１．で述べたとおり、図２７に示されるダイアライザー下方の動脈回路をしめる操作をしたのちには、図２８に示される操作の前か後かは不明ではあるが、動脈回路をあける操作が必要である。そして、図２７の説明文における「時々、鉗子でとめ」るためには、このしめる操作とあける操作を交互に複数回行うことになり、このしめる操作とあける操作を交互に複数回行うことにより、結果的に、流体流路に本件明細書第１４頁１５～１７行（特許公報第４頁第７欄５，６行参照）で定義された「間欠的」に生食水が流れることになる。しかし、図２７にダイアライザー下方の血液回路を人が鉗子でしめている様子が図示されていることからみて、刊行物２には、人が鉗子を用いて直接ダイアライザー下方の血液回路を、時々、しめることが記載されているにすぎない。そして、装置を使用する人による操作がその装置の構成部分であるとはいえないから、刊行物２には、ダイアライザーから空気を除去する装置の構成部分として、液体流路への液体の移送を間欠的に行わしめる手段が記載されているとはいえない。また、かかる事項が、刊行物２に示唆されているとも認められない。
そして、本件発明２は、液体流路を有する装置の気泡除去装置において、液体流路への液体の移送を間欠的に行わしめる液体移送調整手段を備えることを構成要件としたことにより、短時間で液体流路に付着する気泡を除去するという格別な効果を奏するものである。
したがって、気体は通すが液体は通さない壁面から構成されるものではない液体流路を有する装置から空気を除去する装置に関する刊行物２に記載された事項を刊行物１に記載された気体は通すが液体は通さない壁面から構成される液体流路を有する装置に適用することが当業者にとって容易か否かを判断するまでもなく、本件発明２は、刊行物１及び刊行物２に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。


さらに、甲第４号証及び甲第５号証に記載された事項を検討しても、液体流路を有する装置の気泡除去装置において、液体流路への液体の移送を間欠的に行わしめる手段を備えることは記載されておらず、かかる事項を示唆する記載もない。よって、本件発明２は、刊行物１、２、甲第４、第５号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。
５－３．本件発明３について
本件発明３は、本件発明２に「液体流路を有する装置よりも下流側に、除泡手段が配設されている」なる事項を付加したものである。
しかし、本件発明２は、上記５－２．で述べたとおりのものであるから、「液体流路を有する装置よりも下流側に、除泡手段が配設されている」ことについて判断するまでもなく、本件発明３は、上記５－２．で述べた理由により、刊行物１、２、甲第４、第５号証に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
５－４．本件発明４について
本件発明４は、本件発明２に「液体流路を有する装置よりも下流側に、液体流路を有する装置の液体流路内を通過する液体の圧力を高めるための小径流路部が配設されている」なる事項を付加したものである。
しかし、本件発明２は、上記５－２．で述べたとおりのものであるから、「液体流路を有する装置よりも下流側に、除泡手段が配設されている」ことについて判断するまでもなく、本件発明４は、上記５－２．で述べた理由により、刊行物１、２、甲第４、第５号証に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
５－５．本件発明５について
本件発明５は、本件発明２を引用する本件発明３に「除泡手段よりも下流側に、除泡手段内を通過する液体の圧力を高めるための小径流路部が配設されている」なる事項を付加したものである。
しかし、本件発明２は、上記５－２．で述べたとおりのものであるから、「液体流路を有する装置よりも下流側に、除泡手段が配設されている」ことについて判断するまでもなく、本件発明４は、上記５－２．で述べた理由により、刊行物１、２、甲第４、第５号証に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
６．むすび
以上のとおりであるから、請求人の主張及び証拠方法によっては、本件発明１乃至５の特許を無効とすることができない。
第３　原告の主張の要点
審決は、（１）本件発明１及び２の作用効果の認定を誤り、（２）刊行物２に記載された技術事項の認定を誤り、（３）その結果、本件発明１及び２の進歩性の判断を誤り、（４）さらに、本件発明３ないし５の進歩性の判断を誤ったものであるから、取り消されるべきである。
１　本件発明１及び２の作用効果の認定の誤り
（１）　審決は、「本件発明１は、液体流路に間欠的に液体を流して該液体流路内に存在する気泡を除去することを構成要件としたことにより、短時間で液体流路に付着する気泡を除去するという格別な効果を奏するものである。」、「本件発明２は、液体流路を有する装置の気泡除去装置において、液体流路への液体の移送を間欠的に行わしめる液体移送調整手段を備えることを構成要件としたことにより、短時間で液体流路に付着する気泡を除去するという格別な効果を奏するものである。」として、「間欠的に液体を流す」ことに格別な効果がある旨認定しているが、誤りである。
（２）　本件発明は、「間欠的に液体を流すこと」により「液体流路内面に付着した気泡が間欠流の勢いによって液体流路内面から離脱して流体内に浮遊する」という作用と、「浮遊する気泡を含有する液体がその流れとともに気体は通すが液体を通さない壁面に到達した場合に、液体中に浮遊する気泡が該壁面に接触したときには、その気泡は該壁面を通り抜けて除去される」という作用との相加的効果を奏するものにすぎない。本件発明には、被告の主張するような、液体流路に間欠流を流してやることの作用と、その間欠流を、気体は通すが液体は通さない壁面から構成される液体流路を有する装置の液体流路に流してやることによる作用との「相乗効果」はない。
（３）　また、甲第１２号証（特開昭６３－３１５０６１号公報）に示されるように、液体流路への液体の移送を間欠的に行わしめる手段、及び「血液回路の端部に開閉弁を設け間欠的に弁の操作を行いフラッシングを行う」ことにより「気泡の追い出し」を行うことは公知であるから、「液体流路に付着する気泡を除去すること」は格別な効果ではない。
（４）　被告は、本件発明により、「短時間で気泡を除去することができること」を、本件発明１及び２の顕著な技術的効果であると主張する。しかしながら、本件明細書（甲第６号証）に記載された試験例を参照すると、「遠心ポンプ３３の駆動を再び定常流に戻し、鉗子を使って回路をたたいたが、直径２０μｍ以上の気泡は検出されなかった。よって、本発明に従って、間欠流によりプライミングを行うことにより、液体流路中の気泡を除去できることが確認された」（１１欄１３～１８行）とあるように、間欠流によって液体流路内全体に存在する気泡を除去することが効率的になったことは確認されているが、気体は通すが液体を通さない壁面を気泡が通過することが効率的に行われるようになったかどうかは、実証されていない。
２　刊行物２に記載された技術的事項の認定の誤り


（１）　審決は、刊行物２には、「動脈回路をしめる操作とあける操作を交互に複数回行うことにより液体流路に間欠的に生食水を流して流体流路内の空気を追い出すことが示唆されていると認めることはできない。」、「ダイアライザーから空気を除去する装置の構成部分として、液体流路への液体の移送を間欠的に行わしめる手段が記載されているとはいえない。」、と認定判断しているが、誤りである。（２）　刊行物２の２１頁の図２７には、「血液ポンプをゆっくり回転させながらダイアライザーの下を、時々、鉗子でとめて、ファイバー内の空気を追い出す。」との説明文が添えられている。この説明文は、「血液ポンプをゆっくり回転させながらダイアライザーの下を、時々、鉗子でとめ」るという第１の動作と、「ファイバー内の空気を追い出す」という第２の動作を表現したものである。また、刊行物２の同じ頁には、「ダイアライザー内の空気を完全に追い出すために、ダイアライザー下方の動脈回路をときどきしめて」と記載されている。この記載は、「ダイアライザー内の空気を完全に追い出す」という動作を実現する「ために」、「ダイアライザー下方の動脈回路をときどきしめる」という動作が必要であること、つまり、「ダイアライザー下方の動脈回路をときどきしめる」という動作が原因となって、「ダイアライザー内の空気を完全に追い出す」という結果が生じることを示している。
（３）　審決は、「（刊行物２には）ダイアライザー内の空気を完全においだすために、ダイアライザー下方の動脈回路をときどきしめてファイバー内の空気を・・・追い出す方法が記載されている」、「「ファイバー内」は・・・「液体流路」といえる」、「「時々、鉗子でとめ」ることは「しめる操作と開ける操作を交互に複数回行うこと」であり、結果的に「流体流路には、「間欠的」に食塩水が流れることになる」（同６頁）と認定している。そうであれば、「いかなる作用でファイバー内の空気が追い出されるのか」といった「作用」や「しめる操作と開ける操作を交互に複数回おこなうことによる作用」に言及するまでもなく、刊行物２の図２７及びその説明文は、「動脈回路をしめる操作とあける操作を交互に複数回行うことにより液体流路に間欠的に生食水を流して液体流路内の空気を追い出すことを示唆している」ということになるはずである。
（４）　また、審決は、刊行物２には人が直接鉗子を操作することしか記載されていないというが、鉗子それ自体は、一定の目的を達成するための器具（道具）である。鉗子自体に着目すれば、鉗子は、人力を駆動源として開閉動作を行い、この開閉動作により液体流路への液体の移送を間欠的に行っているのであるから、液体移送調整手段である。審決は、鉗子を操作する人だけに注目して、鉗子自体を看過し、その結果、本訴刊行物２には、ダイアライザーから空気を除去する装置の構成部分として、液体流路への液体の移送を間欠的に行わしめる手段が記載されているとはいえない、とする誤った判断をしている。
（５）　被告は、本件発明において「間欠的に」とは、短時間の間に行われることを前提として、液体流量とを繰り返し大小に変化させることであると主張し、刊行物２に記載された操作は、同号証１６頁に「プライミングはゆっくり実施し・・・３０分以上は時間をかける。」と記載されているから、空気抜き工程を含めて非常にゆっくり行われることが前提となっている、と主張する。しかしながら、甲第１６号証（鈴鹿医療科学大学医用工学部臨床工学科教授竹澤真吾作成の「ダイアライザーのプライミングについての宣誓書」）の記載からも明らかなように、上記記載は、「いわゆるプライミングを慎重にも慎重を重ねて実施する」と理解すべきである。もともと時間のかかるプライミング操作を慎重に慎重を重ねて行うという意味で、「３０分以上は時間をかける」と記載しているのである。また、被告は、本件発明２における液体移送調整手段とは、その実施例に示すように、制御回路４９のような液体流量の大小を制御する手段をいうと主張するが、本件特許の請求項２には、「液体流路への液体の移送を間欠的に行わしめる液体移送調整手段」と記載されているだけで特段の限定がないから、「制御回路」のようなものに限定はされず、鉗子も液体移送調整手段である。（６）　以上のとおり、刊行物２には、「動脈回路をしめる操作とあける操作を交互に複数回行うことにより液体流路に間欠的に生食水を流して液体流路内の空気を追い出すこと」及び「ダイアライザーから空気を除去する装置において、液体流路への液体の移送を間欠的に行わしめる液体移送調整手段」が記載されている。これらが刊行物２に記載も示唆もされていないとした審決は誤りである。
３　本件発明１及び２の進歩性についての判断の誤り
（１）　本件発明１と刊行物１記載の発明との相違点アは、「前者は、液体流路に間欠的に液体を流して該液体流路内に存在する気泡を除去するものであるのに対し、後者は、液体流路内に存在する気泡を除去するための液体流路への液体の流し方について何等特定がない点。」というものであるところ、２で述べたとおり、刊行物には、相違点アに係る「動脈回路をしめる操作とあける操作とを交互に複数回行うことにより液体流路に間欠的に生食水を流して液体流路内の空気を追い出すこと」という事項が示唆されている。また、本件発明１は、１で述べたとおり、格別の効果を奏するものでもない。
（２）　本件発明２と刊行物１記載の発明との相違点イは、「前者は、前記液体流路への液体の移送を間欠的に行なわしめる液体移送調整手段を備えたものであるのに対し、後者は、係る手段を備えていない点」というものであるところ、２で述べたとおり、刊行物２に記載された鉗子は液体移送調整手段といえるものであるから、刊行物２には、相違点イに係る「ダイアライザーから空気を除去する装置の構成部分として、液体流路への液体の移送を間欠的に行わしめる手段」が記載されている。また、本件発明２は、１で述べたとおり、格別な効果を奏するものでもない。
（３）　そうすると、刊行物１に記載された発明に刊行物２に記載された技術的事項を適用し、本件発明１及び２に想到することに困難はない。そして、相違点ア及び相違点イに係る本件発明の構成により奏される効果も格別なことではないのであるから、本件発明１及び２に進歩性を認めた審決の判断は誤っている。４　本件発明３ないし５の進歩性についての判断の誤り審決は、本件発明３ないし５は、本件発明２に従属する発明であり、本件発明２が刊行物１、刊行物２、甲第４、第５号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものといえないことを理由として、進歩性があるとの判断を行っているが、本件発明２に対する判断が誤っているから、本件発明３ないし５の進歩性についての判断も誤りである。
第４　被告の反論の要点


被告としては、本件発明における「間欠的に液体を流すこと」の技術的意義及びそれに基づく構成の比較についての審決の認定は是認できない。以下では、これらの点も含めて原告の主張に反論する。
１　原告の主張１（本件発明１及び２の作用効果の認定の誤り）に対して（１）　本件発明１及び２のいずれにおいても、気体は通すが液体は通さない壁面から構成される液体流路を有する装置の液体流路に、間欠的に液体を流してやることで、まず、液体流路内面に付着した気泡は間欠流の勢いによって除去されることになる。その気泡は液流に沿って流れていき、気体は通すが液体は通さない壁面側に向かうが、この流れも間欠流であることから、気体は通すが液体は通さない壁面に対して流れ込んでいくとき、流れの勢い、特に低流量から高流量へと短時間に移行するときのエネルギーによって、液体流路内の気泡は、気体は通すが液体は通さない壁面を通して、効率的に除去されることになる。このように本件発明の作用は、液体流路に間欠流を流してやることの作用と、その間欠流を、気体は通すが液体は通さない壁面から構成される液体流路を有する装置の液体流路に流してやることによる作用との相乗作用によって得られるものであり（本件明細書：甲第６号証２頁右欄作用の項、５頁左欄下から４行～右欄１２行）、このような相乗作用は、従来まったく見出されることのなかった新たな知見でもあったものである。
（２）　そして、このような相乗作用により、主として、「煩雑な操作を要することなく、短時間で人工肺やチューブ、コネクタ等の液体流路を有する装置の液体流路に付着した気泡を除去することができる方法ならびにその実施に使用する装置が提供される。」（甲第６号証６頁左欄下から４行～右欄１行）という顕著な効果が認められることになる。
（３）　「間欠的に」の意味については、明細書において特に定義しているように、「液体の流量が大きくなったり、小さくなったりすることを繰り返すこと」（甲第６号証４頁左欄５～６行）に他ならない。そして、本件発明は、この「間欠的」な動作によって繰り返し生じる流量差により、上記相乗作用を生じさせて、煩雑な操作を要することなく、効率的な気泡除去を短時間で行わせようとするものであるから、「間欠的に」とは、短時間の間に行われる繰り返し動作であることが当然の前提となる。そのことは、例えば、本件明細書の試験例において、「３秒毎に遠心ポンプ３３のＯＮ・ＯＦＦを繰り返し、ＯＮの時間を２秒間、０ＦＦの時間を２秒間として３分間欠駆動させた」（甲第６号証６頁左欄１１～１３行）とあるように、分単位の中で何度も繰り返し行われる短時間レベルの動作の例を開示していることからも十分理解できる。すなわち、本件発明において、「間欠的に」とは、短時間の間に行われることを前提にして、液体流量を繰り返し大小に変化させるというものである。
（４）　原告は、新たな証拠である甲第１２号証を引用して、本件発明の効果は格別な効果でないと主張するが、甲第１２号証は、本件無効審判において何ら提示されていない新たな証拠であるから、内容を検討するまでもなく（もっとも内容は特定条件の際のフラッシングが記載されるのみ）、原告の主張は失当である。２　原告の主張２（刊行物２に記載された技術的事項の認定の誤り）に対して（１）　刊行物２には、ダイアライザー（人工腎臓）とポンプとチューブとからなる回路におけるプライミング操作が開示されている。ポンプは、１８頁の図１９に示されるようにローラポンプが用いられる例である。そして、プライミングの具体的方法としては、「第３段階：いわゆるプライミングをする」という項において記載があり、４）項に次のような記載がなされている。「その後もひきつづき血液ポンプをゆっくり回転させて、ダイアライザーや血液回路内の消毒薬を完全にあらいながすと同時に、生食水などで充填する。この間、ダイアライザー内の空気を完全においだすために、ダイアライザー下方の動脈回路をときどきしめて、ダイアライザーの静脈側にたまった空気を鉗子の把持部でたたいたりしておいだすようにする（図２７，２８）。」（２）　この記載において、引用されている図面には、ダイアライザーの下方のチューブを鉗子でとめて、その流れを止めている状態（図２７）と、ダイアライザーを片手にもち、もう一方の手で鉗子でダイアライザー上部をたたいて空気を逃がす状態（図２８）とが示されている。
すなわち、刊行物２には、①生食水などをチューブに流し込み、流路全体に充填させることで空気除去をすること、②また、その空気除去を徹底させるために、時々、ダイアライザーの液流入側をいったん鉗子で止めること、③さらにダイアライザーをたたいたりすることで空気を強制的に追い出すことが開示されているといえる。
（３）　また、「Ｂ．いわゆるプライミングの注意事項」という項において、「・・・２．たとえば、ＨＦＫでは繊細な中空糸ホローファイバーｈｏ１１ｏｗｆｉｂｅｒの一本一本が確実に生食水などで充填され、ダイアライザー内に、空気が絶対に入らないようにする。３．２のためにも、いわゆるプライミングはゆっくり実施し、・・・３０分以上は時間をかける。」と記載されていて、このプライミングは、上記①乃至③の空気抜き工程を含めて非常にゆっくり行われることが前提となっている。
（４）　したがって、刊行物２には、本件発明の構成である、液体流路に対して、短時間の間に液体流量を繰り返し大小に変化させて流すことのみにより、効率的に気泡を除去するという事項は、開示されていない。（５）　審決の、刊行物２には「間欠的に」液体を流すこと自体は開示されているとの認定には大きな過誤がある。本件発明の「間欠的」な動作は、上述のように、１回の流量の大小変化の動作がきわめて短時間になされることを前提にしているのに対し、刊行物２では、鉗子の固定・開放という１回の操作が短時間で行われることを前提とするかどうか不明であり、鉗子の固定を解いた１回目の操作に続く、次の固定・開放操作が短時間内に行われるかどうかも不明であって、さらに、次の固定・開放操作が必ず行われるかどうかすら不明である。したがって、刊行物２の操作は、本件発明の「間欠的」における「繰り返し」という要素が欠如しているといえるし、仮に次の操作が行われるとしても、それは短時間を前提にしているものでないことが明白である。このように、刊行物２の記載事項は、本件発明の「間欠的に液体を流す」構成とは、技術的意義が明瞭に異なっているのであって、審決の認定は誤っている。


（６）　原告は、刊行物２に示される鉗子の固定操作に関する記載から、それを開放する操作によって、空気を追いだす作用も当然導き出されると主張するが、そもそも刊行物２には、本件発明１、２にいう「間欠的に液体を流す」という事項自体が示されていないのであるから、本件発明１、２のような効率的な気泡の除去作用についても示唆されるはずがない。また、刊行物２の記載を忠実に読めば、鉗子の固定と開放操作によって空気を追いだすことが記載してあると断言できるものではない。すなわち、図２７において、生食水は鉗子で止めた下方のチューブ側からダイアライザーに流入することになるが、図２７、２８及びその説明によれば、空気を追い出すのは、あくまで図２８の操作で行うと読むのが自然な解釈である。もっとも、鉗子の固定の後は確かにそれを開放する操作があるかもしれないが、その開放操作によって、空気を効率的に除去するとは当業者は決して読めない。それは、刊行物２に示されるプライミングは、図１９から見て、動脈側のチューブがローラポンプ（血液ポンプ）に接続されている装置における方法であり、ローラポンプはチューブを強制的にしごくことにより液体を移送するものであることから、高圧流を得るために、鉗子により回路の一部をいったん止めた後開放するような操作を行おうとすると、チューブの内圧が高まり、破裂するおそれが生じてしまうからである（本件明細書：甲第６号証４頁左欄４２～４８行参照）。（７）　原告は、鉗子は液体移送調整手段に相当すると主張するが、本件発明２における液体移送調整手段とは、その実施例に示すように、制御回路４９のような液体流量の大小を制御する手段をいうのであって（甲第６号証３頁）、むしろ鉗子自体は液体移送手段の一部とでもいうべきものである。そして、鉗子をいつ固定するかはまさに人が行うのであるから、刊行物２において、あえて液体移送調整手段に相当する手段を探すとすれば人以外にない。したがって、人が関与することを根拠として、装置構成が異なるとした審決の認定は何ら間違いがない。３　原告の主張３（本件発明１及び２の進歩性の判断の誤り）に対して刊行物２に、本件発明１及び２にいう「間欠的」な動作が開示されていない以上、原告の主張は意味がない。しかも、原告の主張は、原告独自の特異な技術的常識に基づいて、刊行物２を解釈したところに立脚するものであるから、もともと失当である。
４　原告の主張４（本件発明３ないし５の進歩性の判断の誤り）に対して（１）　刊行物２に、本件発明にいう「間欠的」な動作が開示されていない以上、原告の主張は意味がない。しかも、原告の主張は、原告独自の特異な技術的常識に基づいて、刊行物２を解釈したことろに立脚するものであるから、もともと失当である。
（２）　原告は、審決は本件発明２の進歩性の判断を誤っているので、それを前提にした本件発明３ないし５の進歩性の判断が違法であるとしているが、本件発明２の進歩性の判断において、審決の結論に誤りはないから、この点の原告の主張も失当である。
第５　当裁判所の判断
１　刊行物２に記載された技術的事項（原告の主張２）について本件では、（本件発明における「間欠的に」の意味いかんも含めて）刊行物２に記載された技術事項が主要な争点となっており、原告は、刊行物２には、「動脈回路をしめる操作とあける操作を交互に複数回行うことにより液体流路に間欠的に生食水を流して液体流路内の空気を追い出すこと」、「ダイアライザーから空気を除去する装置の構成部分として、液体流路への液体の移送を間欠的に行わしめる手段」が記載ないし示唆されていると主張するので、まず、この点を検討する。（１）　甲第３号証によれば、刊行物２（「初心者のための血液透析の手技と看護」）には、以下の記載が認められる。
①「Ⅴ．いわゆるプライミング（血液回路の洗浄と充填）いわゆるプライミングとは、ダイアライザーと血液回路の生食水による洗浄、その後の生食水による充填である（ヘパリン加生食水を充填することもある）。」（第１５頁１～５行）との記載。
②「Ｂ．いわゆるプライミングの注意事項
１．　清潔・確実に実施する。
２．　たとえば、ＨＦＫのでは繊細な中空糸ホローファイバーｈｏｌｌｏｗｆｉｂｅｒの一本一本が確実に生食水などで充填され、ダイアライザー内に、空気が絶対に入らないようにする。
３．　２のためにも、いわゆるプライミングはゆっくり実施し、ダイアライザー内に・・・などの消毒剤や、・・・グリセリンなどを完全に洗いながすためにも３０分以上は時間をかける。
Ｃ．いわゆるプライミングの手技と要領
第１段階：ダイアライザーをホルダーにセットして、ダイアライザーに透析液の供給ホースと排液ホースを接続する（図１５）。
このさい、ホルダーにはダイアライザーの動脈側（赤いキャップの方、図１５のＡ）を上に、静脈側（青いキャップ、図１５のＶ）を下にしてとりつける。そして透析液の供給ホース（ｉｎ）をダイアライザーの静脈側に、排液ホース（ｏｕｔ）を動脈側に接置する。
第２段階：動脈回路と静脈回路を供給装置にセットする（図１６）１）動脈回路をとりだし、供給装置にむかって右側に、エア・トラップを逆にしてとりつけ、回路の先の方に鉗子をかけて点滴スタンドなどにかけておく（図１７、１８）。そして回路のポンプシグメント（太目になった部分）を血液ポンプにはめこむ・・・（図１９）。
２）静脈回路を供給装置にむかって左側にとりつける（図２０）。このさい、回路の先端の青色のキャップに鉗子をかけ、バケツの中に不潔にならないようにしてブラさげておく・・・（図２１）。
第３段階：いわゆるプライミングをする
１）動脈回路のセットとプライミング：生食水ボトルと動脈回路とを輸液セットで連結する（図２２）。動脈回路の先端（赤いキャップの方）にかけた鉗子をはずし、生食水で回路の先端まで十分に洗ったら（ながした生食水は動脈回路の先端からすてる）、生食水を充填して、再び鉗子をかけておく（図２３）。その後、血液ポンプをゆっくりまわして、回路を生食水であらいながす。動脈回路のエア・トラップの液面が約２／３の高さになる程度に生食水をプールしたら、エア・トラップをたててホルダーにとりつけ、さらに回路内を生食水で完全にみたし、血液ポンプをとめる。


回路の先端（赤いキャップとは反対側の端）ちかくに、一旦、鉗子をかけ、回路をダイアライザーの動脈側にしっかりはめこむ（図２４）。２）ホルダーにとりつけてあるダイアライザーを逆にして静脈側を上方にし、静脈回路をダイアライザーの静脈側にしっかりはめこむ（図２５）。３）回路の鉗子をはずし、血液ポンプを再度、ゆっくり回転させて、生食水をダイアライザー内から静脈回路へとながす。静脈エア・トラップ内に生食水を約２／３の高さまでプールできたら、エア・トラップをホルダーにはめこむ（図２６）。
４）その後もひきつづき血液ポンプをゆっくり回転させて、ダイアライザーや血液回路内の消毒薬を完全にあらいながすと同時に、生食水などで充填する。この間、ダイアライザー内の空気を完全においだすために、ダイアライザー下方の動脈回路をときどきしめて、ダイアライザーの静脈側にたまった空気を鉗子の把持部でたたいたりしておいだすようにする（図２７、２８）。」（１６頁１行～２２頁１行）との記載。
③　図２６の説明文に、「これまでの操作で、回路、ダイアライザーすべてが生食水でみたされたことになる。」との記載。
図２７の説明文として「血液ポンプをゆっくり回転させながらダイアライザーの下を、時々、鉗子でとめて、ファイバー内の空気を追い出す。」との記載図２８の説明文として「空気が出ていきやすいようにダイアライザーの上部を軽くたたく。」との記載。
（２）　上記のように、刊行物２には、①いわゆるプライミングとは、ダイアライザーと血液回路の生食水による洗浄、その後の生食水による充填であること、②プライミングの具体的操作について、繊細な中空糸ホローファイバーの一本一本が確実に生食水などで充填され、ダイアライザー内に空気が絶対に入らないようにするためにも、ゆっくり実施すべきであり、動脈回路からダイアライザー、静脈回路へと生食水を流して洗浄し、ダイアライザーや血液回路内の消毒薬を完全に洗い流すと同時に、生食水などで充填することなどが記載されており、また、③ダイアライザー内の空気を完全に追い出すために、ダイアライザーや血液回路すべてが生食水で満たされた状態で血液ポンプをゆっくり回転させながらダイアライザーの下を時々鉗子でとめてファイバー内の空気を追い出し、さらに、ダイアライザーの静脈側に溜まった空気が出て行きやすいように、ダイアライザーの上部を鉗子の把持部で軽くたたくことが記載されている。
（３）　そして、「ダイアライザーの下を、時々、鉗子でとめて」とは、鉗子でとめることを複数回行うことを意味し、鉗子でとめると生食水の流れが止まり、鉗子をあけると生食水が再び流れることになるから、この操作によって生食水が間欠的に流れることは自明である。
そうすると、刊行物２の「ダイアライザーの下を、時々、鉗子でとめて、ファイバー内の空気を追い出し」との記載は、いかなる作用によりファイバー内の空気を追い出すかを直接的に記載してはいないにせよ、その文脈及び内容からみて、まさに、「動脈回路をしめる操作とあける操作を交互に複数回行うことにより液体流路に間欠的に生食水を流して液体流路内の空気を追い出すこと」を意味しているものと理解される。また、刊行物２に記載されたものにおいて、鉗子が、液体流路に間欠的に生食水を流す手段として使われている（たとえ人が操作するにしても）ことも明らかである。
（４）　被告は、刊行物２の記載を忠実に読めば、空気を追い出すのは図２８の操作で行う、と読むのが自然な解釈であり、鉗子の固定と開放操作によってではないと主張する。
しかし、刊行物２には、図２７の説明として「血液ポンプをゆっくり回転させながらダイアライザーの下を、時々、鉗子でとめて、ファイバー内の空気を追い出す。」と記載され、図２８の説明として「空気が出ていきやすいようにダイアライザーの上部を軽くたたく。」と記載されているから、液体流路に相当するファイバー内の空気を追い出すのは、鉗子の固定と開放操作によるものであると理解される。図２８の操作は、単にファイバーから追い出されて溜まったダイアライザーの上部の空気をダイアライザーから出て行かせるための操作にすぎない。また、被告は、ローラポンプを使用している刊行物２の装置で、高圧流を得るために鉗子により回路の一部をいったん止めた後開放すると、チューブの内圧が高まり破裂するおそれが生じてしまうから、当業者は、刊行物２の記載内容から鉗子の操作によって空気を追い出していると理解するはずがないと主張する。しかし、これについては、破裂するほどチューブの内圧が高まる前に鉗子を開放すればよいだけのことであり、鉗子の固定ができないとする理由はないから、上記のような当業者の理解の妨げとなるものとは認められない。
（５）　被告は、本件発明にいう「間欠的に液体を流す」とは、短時間の間に行われる繰り返し動作であることが当然の前提であるから、非常にゆっくり行われることが前提になっている刊行物２に記載されたプライミングの操作は、「間欠的に液体を流す」こととは異なるものであって、「間欠的に液体を流す」ことが刊行物２に開示されているとはいえないと主張する。
しかしながら、「間欠」は、一定の時間を隔てて起こること（広辞苑第５版）を意味する語であるところ、本件明細書の請求項１及び２には「間欠的に液体を流す」としか記載されていないから、これを被告の主張するように「短時間の間に」液体流量を繰り返し大小に変化させて流すという限定された意味に解釈することはできない。被告は、本件明細書には、試験例として、３分間の間に２秒間隔で遠心ポンプ３３のＯＮ・ＯＦＦ動作が繰り返されることが記載されていると指摘するが、これは、「間欠的に液体を流す」という動作の一例を示すものにすぎず、「間欠的に」の意味を限定して解釈することの十分な根拠となるものではない。また、刊行物２には、空気が絶対に入らないようにするためにプライミングはゆっくり実施すること、ダイアライザー内の消毒剤やグリセリンなどを完全に洗い流すために３０分以上時間をかけることが記載されているが、「ダイアライザーの下を時々鉗子でとめる」という動作自体に３０分以上時間をかけるとは記載されていない。
以上のことからすれば、本件発明にいう「間欠的に液体を流す」ことと、刊行物２のプライミングにおける「動脈回路をしめる操作とあける操作を交互に複数回行う」こととの間に実質的な相違があるということはできない。そして、刊行物２に、上記プライミングの操作により液体流路内に存在する空気（気泡）を除去することが記載されていると認められることは前示のとおりであるから、結局、刊行物２には、「間欠的に液体を流し、液体流路内に存在する気泡を除去すること」が示されているというべきである。
（６）　次に、本件発明２の液体移送調整手段に相当するものが刊行物２に記載されているか否かについて検討する。


被告は、本件発明２における液体移送調整手段とは、その実施例に示すように、制御回路４９のような液体流量の大小を制御する手段をいうのであって、鉗子自体は液体移送手段の一部であり、鉗子をいつ固定するかは人が行うのであるから、人が関与することを根拠として、装置構成が異なるとした審決の認定は何ら間違いがない、と主張する。
しかしながら、本件明細書の請求項２には、「液体流路への液体の移送を間欠的に行なわしめる液体移送調整手段」としか記載されておらず、また、本件明細書には、「さらに単純化すれば、制御回路４９は単なる手動のＯＮ・ＯＦＦスイッチと遠心ポンプ３３のモータを駆動する電源とから構成してもよい。」（甲第６号証４頁左欄２０～２２行）、「第２図に示した装置が、第１図の装置と異なる点は、第２図の装置においては、遠心ポンプ３３は間欠的に駆動されず、連続的に駆動され、一方、制御回路４９を介して弁５１がチューブ３１の押圧と開放を繰り返し、これによって人工肺１の血液流入口１７へはリンゲル液の間欠流が導入されることになる。」（同４頁左欄３４～３９行）、「この例において、制御回路４９は、第１図に基づき説明した例と同様な作動をするよう構成することができ、第１図の場合と同様、手動によるＯＮ・ＯＦＦスイッチとしてもよい。」（同４頁右欄８～１１行）と記載されており、本件発明２の液体移送調整手段は、手動のスイッチのＯＮ・ＯＦＦにより、弁がチューブの押圧と開放を繰り返すようなものを含むことが明らかである。
そうすると、本件発明２における手動のスイッチ及び弁と、刊行物２における鉗子とが対応するということができるから、本件発明２の液体移送調整手段と刊行物２に記載された鉗子とは、その機能において実質的に差異があるものではなく、したがって、刊行物２には、本件発明２の液体移送調整手段に相当するものが少なくとも示唆はされているというべきである。
（７）　以上のとおりであるから、刊行物２には、「間欠的に液体を流し、液体流路内に存在する気泡を除去すること」が記載され、また、「液体流路への液体の位相を間欠的に行わしめる液体調整手段」が示唆されているということができる。これらの事項が刊行物２に記載も示唆もされていないとした審決の認定は誤りである。
２　原告の主張３、４（本件発明１ないし５の進歩性判断の誤り）について
（１）　本件発明１について
ア　審決は、刊行物２には、「動脈回路をしめる操作とあける操作とを交互に複数回行うことにより流体流路（液体流路）に間欠的に生食水を流して流体流路（液体流路）内の空気を追い出すこと」が記載されていないとの認定に基づいて、「本件発明１は刊行物１及び刊行物２に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。」と判断したが、刊行物２に関する審決の上記認定が誤りであることは１で判断したとおりである。そして、刊行物２に関して１に認定したところを前提として検討すると、刊行物１に記載された発明に刊行物２に記載された技術的事項を組み合わせて、当業者が本件発明１の構成に想到することに格別の困難性は認められない。
したがって、審決が本件発明１についてした進歩性の判断は、誤りであるというべきである。
イ　被告は、本件発明は、液体流路に間欠流を流してやることの作用と、その間欠流を、気体は通すが液体は通さない壁面から構成される液体流路を有する装置の液体流路に流してやることによる作用との相乗作用により、「煩雑な操作を要することなく、短時間で人工肺やチューブ、コネクタ等の液体流路を有する装置の液体流路に付着した気泡を除去することができる方法ならびにその実施に使用する装置が提供される。」（本件明細書・甲第６号証６頁左欄下から４行～右欄１行）、という顕著な効果を奏すると主張する。
しかしながら、被告の主張する本件発明１の顕著な効果とは、被告の主張によれば、間欠流を、気体は通すが液体は通さない壁面から構成される液体流路に流すことによって奏される効果であるというのであるから、その効果は、刊行物１に記載された発明に刊行物２に記載された技術的事項を適用することによって得られる構成（間欠流を、気体は通すが液体は通さない壁面から構成される液体流路に流すという構成となる。）によって当然に得られる効果に他ならない。そして、本件発明１が、上記以外の特別顕著な効果を奏することを認めるに足りる主張立証はない。したがって、本件発明１の効果についての被告の上記主張は、上記アの判断を左右するものではない。
（２）　本件発明２について
審決は、刊行物２には、「ダイアライザーから空気を除去する装置の構成部分として、液体流路への液体の移送を間欠的に行わしめる手段」は記載されていないとの認定に基づいて、「本件発明２は、刊行物１及び刊行物２に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。」と判断したが、刊行物２に関する審決の上記認定が誤りであることは、１に判断したとおりであり、また、刊行物１に記載された発明に刊行物２に記載された技術的事項を組合せ、人が行う鉗子の操作を機械化することによって、本件発明２の構成に想到することは、当業者が容易になし得たことというべきである。本件発明の作用効果についての判断も上記（１）において説示したところと同じである。したがって、審決が本件発明２の進歩性についてした判断は、誤りである。
（３）　本件発明３ないし５について
ア　審決は、本件発明３ないし５について、本件発明２が当業者の容易になし得たものとはいえないことを理由として、進歩性があると判断している。しかしながら、前示のとおり、本件発明２が想到容易ではないとした審決の判断は誤りであり、この誤りが、本件発明２についての上記判断を前提とした本件発明３ないし５の進歩性についての判断に影響を及ぼすことは明らかである。イ　なお、被告は、本件発明３ないし５は、本件発明２を前提とするものの、それとは別発明であると主張している。これは、本件発明３ないし５に特有の構成要件に関して、進歩性の判断をすべきことを主張しているものと解される。この点、審決は、本件発明２が進歩性を有することのみを前提として、本件発明３ないし５の進歩性を認めており、各発明特有の構成要件については判断をしていないから、各発明特有の構成要件については、特許庁において改めて審理判断することが相当である。
３　結論
審決は、本件発明１及び２の進歩性についての判断を誤り、また、本件発明３ないし５に関しても、その進歩性を判断するに当たって前提となる刊行物２に記載された技術的事項に関する認定を誤ったものであって、これらの誤りは、審決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。
よって、審決は取り消されるべきである。


主　　　　文
被告人を懲役２年２月に処する。
未決勾留日数中７０日をその刑に算入する。
理　　　　由
（罪となるべき事実）
被告人は，Ａの商号で不動産管理業を営んでいたものであるが，平成５年４月１日，株式会社Ｂ（代表取締役Ｃ）との間で賃貸借管理委託契約を締結し，同契約に基づき同会社所有の神戸市ａ区ｂｃ丁目ｄ番所在のマンション「Ｂ１」並びに同区ｆｇ丁目ｈ番，i番及びｊ所在の賃貸マンション「Ｂ２」の入居者との契約手続，賃料管理等の業務に従事し，同市ｌ区ｍ町ｎ番地所在の株式会社Ｄ銀行Ｅ部Ｂ管理者被告人名義の普通預金口座に振込入金された賃料等を，前記株式会社Ｂのため，業務上預かり保管中，別紙犯罪事実一覧表記載（別紙省略）のとおり，平成１３年６月１１日ころから平成１５年７月４日ころまでの間，５０回にわたり，同銀行Ｅ部ほか５か所において，ほしいままに，自己の用途に費消する目的で，合計金８８４万７２０６円を引き出して着服し，もって，横領したものである。（証拠の標目）－括弧内の甲，乙に続く数字は検察官請求証拠番号－
省略
（弁護人の主張に対する判断）
弁護人は，被告人が株式会社Ｂと締結した管理委託契約によれば，本件各犯行当時，被告人は，自ら各マンションの清掃等の建物維持管理をしていたから，清掃費等として，マンション「Ｂ１」については毎月３万５０００円宛，マンション「Ｂ２」については毎月２万５０００円宛の合計６万円を正当な報酬として受け取ることができたのであるから，本件公訴事実に横領金額として記載されている金員中，毎月６万円宛の２６か月分合計１５６万円の清掃費相当額については横領したものとはいえない旨主張し，被告人もこれにそう供述をする。関係証拠によれば，平成５年４月から，株式会社Ｂ（委託者）は被告人（受託者）との間で，マンション「Ｂ１」及び「Ｂ２」について，それぞれ賃貸借管理委託契約を締結し，被告人は各マンションの管理人としてその運営等の受託業務に従事していたこと，各契約書の内容はほぼ同一であって，委託業務の範囲として，企画仲介業務，運営委託業務及び建物維持管理業務が掲げられ（第２条），企画仲介業務については企画広告料として賃貸借契約締結時に賃料の１か月分を，運営委託業務については，運営委託料として月額総賃料の１０パーセントを，建物維持管理業務については，清掃費等建物維持管理費として月額４万９９５５円（Ｂ１分），３万０９００円（Ｂ２分）を株式会社Ｂが被告人に払うものとする（第５条）旨規定されていたこと，しかしながら，当初から，企画仲介業務については仲介業者に，建物維持管理業務については清掃業者に委託しており，被告人固有の業務は運営委託業務に限られ，実態としては，被告人の取り分は運営委託の報酬のみであったこと，仲介業者に支払うべき報酬は個々の賃貸借契約締結時に清算した上で残額が判示Ｂ管理者被告人名義の普通預金口座に振込入金されたこと，清掃費等建物維持管理費は同口座から直接清掃業者に支払われていたこと，平成１３年１月ころ，被告人は株式会社ＢのＣ社長の了承を得た上で，清掃業者の変更を行い，これに伴い，前記建物維持管理費はそれぞれ月額３万５０００円（Ｂ１分），２万５０００円（Ｂ２分）に減額され，前記口座から支払われていたこと，以上の事実が認められる。以上の事実に，被告人自身，捜査段階においては運営委託費のみが報酬である旨自認していたことや，業者を変更する際には前記Ｃの了解を得た被告人が，その後自ら清掃業務を行ってその報酬を自ら収受することにしたとしながら，その旨を敢えて前記Ｃに告げていないこと等の事実を併せ考慮すると，前記契約書上の文言とは異なり，被告人及び前記Ｃ双方が，当初から清掃費等建物維持管理費については被告人が受領権限を有するものではないことを当然の前提にしていたものと認められ，したがって，両者の契約内容は，少なくとも本件各犯行当時においては，その旨のものであったと認められる。弁護人及び被告人の主張は理由がない。
（法令の適用）
被告人の判示の各所為は犯罪事実一覧表番号欄毎に刑法２５３条にそれぞれ該当するが，以上は同法４５条前段の併合罪であるから，同法４７条本文，１０条により犯情の最も重い同一覧表番号３４の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役２年２月に処し，同法２１条を適用して未決勾留日数中７０日をその刑に算入することとする。
（事案の概要並びに量刑の理由）
本件は，賃貸マンションの管理人の地位にあった被告人が，金員に窮し，平成１３年６月１１日ころから平成１５年７月４日ころにかけて，マンションの賃料等が入金されたＢ管理者被告人名義の普通預金口座から，前後５０回にわたり，合計約８８０万円を引き出して着服横領した業務上横領の事案であるところ，その動機に斟酌すべき事情は認められないこと，横領金額が多額であること，その発覚に至る経過や犯行発覚後の経緯に照らしても犯情は良くないこと，被害弁償は後記一部弁済を除きなされておらず，その見込みも乏しいことを併せ考慮すると，被告人の刑事責任は重いといわねばならず，被害弁償金の一部として金３０万円を支払ったこと，被告人に懲役前科がないこと，稼働実績があり，更生の意欲もあること，反省服罪の態度等被告人のために斟酌すべき事情を十分考慮しても，実刑は免れないものであるが，被害回復に努めさせるためにも，早期の社会復帰に対する配慮をした上，主文のとおり量定した。
よって，主文のとおり判決する。
平成１６年１０月１９日
神戸地方裁判所第１刑事部
裁判官　杉森研二


Ｈ１４．８．３０東京地方裁判所平成１３年(ワ)第１０５２４号損害賠償請求事件
主文
１　原告の請求をいずれも棄却する。
２　訴訟費用は，原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
被告らは，原告に対し，各自金１９２０万円及びこれに対する平成１２年１１月２４日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
本件は，被告学校法人Ｂ大学（以下「被告大学」という。）の設置するＢ大学付属病院（以下「被告病院」という。）に入院中死亡した亡Ｇ（以下「亡Ｇ」という。）の子である原告が，亡Ｇの遺体を解剖し，その後，臓器等を保存していた被告大学に対し，①被告大学は，亡Ｇの剖検に際し，原告らの承諾を得ることなく，椎体骨と胸骨を無断で採取した，②被告大学は，原告に対し，亡Ｇの剖検の条件であった，保存していた亡Ｇの臓器についての明細書を交付しなかった，③被告大学は，原告が亡Ｇの肉眼標本及び顕微鏡標本のすべての返還を求めたのに，直ちに返還しなかった，④被告大学は，原告のために保管中の亡Ｇの下垂体のプレパラート１枚を破損し，また，胸骨を原告の承諾を得ることなく廃棄し，原告への返還を不能にしたとして，被告大学に対しては，債務不履行（使用貸借契約若しくはこれに類似する契約）又は使用者責任による不法行為に基づき，被告大学病理学教室教授であった被告Ｄ（以下「被告Ｄ」という。）に対しては，被告病院の病理部の責任者として，①ないし④の違法行為を行ったとして不法行為に基づき，被告病院病院長であった被告Ｅ（以下「被告Ｅ」という。）及び被告Ｆ（以下「被告Ｆ」という。）に対しては，Ｄの違法行為についての使用者責任による不法行為に基づき，それぞれ精神的慰謝料等の損害賠償を請求している事案である。
１　争いのない事実等
(1)ア　原告は，被告病院に入院中に死亡した亡Ｇ（大正９年７月１４日生）及びＨ（平成７年９月２２日死亡）（以下「Ｈ」という。）の子である（以下，Ｈと原告を併せて「原告ら」という。）（争いのない事実）。
イ(ア)　被告大学は，僻地等の地域社会の医療の確保及び向上のために，高度な医療能力を有する医師を養成するため，医学の教育及び研究を行うことを目的とする学校法人であり，被告病院を設置している（争いのない事実）。(イ)　被告Ｄは，昭和６３年ころから被告大学病理学教室教授を務めており，平成２年ころから被告病院病理部の責任者として，原告との間の交渉をしており，解剖によって採取した遺体の臓器及び標本についての管理責任者であった（争いのない事実，甲１１の２，被告Ｄ本人）。
(ウ)　被告Ｅは，平成３年７月１０日から平成９年７月９日まで，被告病院病院長であった（争いのない事実）。
(エ)　被告Ｆは，平成１２年４月１日から被告病院病院長を務めている（争いのない事実）。
(2)　亡Ｇは，昭和６３年５月１６日，被告病院に入院し，汎発性硬化症，強皮症腎クリーゼと診断され，治療を受けていたが，同年６月２０日午後１０時５１分，肺出血による呼吸不全により死亡した（争いのない事実）。(3)　亡Ｇの主治医であったＩ（以下「Ｉ」という。）は，原告らに対し，亡Ｇの死亡後，死体解剖保存法に基づき，亡Ｇの遺体を解剖することについて承諾を求めたところ，原告らは同意したため，被告病院病理部のＪ医師（以下「Ｊ」という。）は，同月２１日，亡Ｇの遺体を解剖し，その際亡Ｇの椎体骨及び胸骨等を採取した（以下「本件剖検」という。）（争いのない事実）。
(4)　原告らは，被告病院から，同日，亡Ｇの遺体から採取され，同病院に保存された臓器等を除き，亡Ｇの遺体の引渡しを受けた。被告病院は，原告らに対し，その後，本件剖検において採取した亡Ｇの臓器等の明細書を交付しなかった（争いのない事実）。
(5)　原告は，Ｉら被告病院担当医に対し，平成２年１月１９日，標本等として保存されている亡Ｇの死体のすべてについて，返還するよう求めた（甲１０，２１）。(6)　被告病院は，原告らに対し，同年９月２８日，亡Ｇから採取して，ホルマリン溶液を入れたガラス瓶に固定して保存していた骨，臓器及び脳（以下これらを「保存臓器」という。保存臓器には，パラフィンブロック及びプレパラートは含まない。）について返還し，パラフィンブロックに封入された下垂体を始めとするパラフィンブロック及びプレパラートについては，返還しなかった（争いのない事実，乙２０，証人Ｄ）。
(7)　被告Ｄは，平成６年７月ころから平成１１年７月２６日ころの間にかけて，亡Ｇの下垂体のプレパラートについて破損ないし紛失した（甲１５，乙１７，１９，被告Ｄ本人）。
(8)　原告は，被告大学を被告として，平成１０年９月２４日，未返還の肉眼標本及び顕微鏡標本等の返還を求めて訴訟を提起した（東京地方裁判所平成１０年(ワ)第２１６３５号）（以下「別訴」という。）ところ，東京地方裁判所は，平成１２年１１月２４日，被告大学に対し，臓器等のパラフィンブロック６１個及び臓器等のプレパラート１０６枚を原告に返還せよとの判決を言い渡したため，被告大学は，原告に対し，平成１３年２月５日，上記パラフィンブロック及びプレパラートを返還した（争いのない事実）。
(9)　被告大学は，原告に対し，平成１４年７月１７日の本件第４回口頭弁論期日において，原告の被告大学に対する本訴請求について，時効を援用するとの意思表示をした（顕著な事実）。
２　争点
(1)　原告らは，被告大学に対し，本件剖検に際し，椎体骨及び胸骨を採取することについて，承諾をしたか（骨の採取についての承諾）。(2)　被告大学は，原告らに対し，本件剖検で採取し，保存していた亡Ｇの臓器等の明細書を交付しなかったのは違法か。
(3)　被告大学が，原告から返還請求があったのに，臓器等を直ちに返還しなかったのは違法か。
(4)　被告Ｄが，保存中のプレパラート１枚を破損ないし紛失させ，返還しなかったのは違法と評価されるか。被告大学は，原告に対し，胸骨を返還したか。


(5)　原告の損害（判断する必要がなかった争点）
(6)　消滅時効の成否（判断する必要がなかった争点）
３　争点に関する当事者の主張
(1)　争点(1)（骨の採取についての承諾）について
（原告の主張）
ア　原告は，被告大学担当医であったＩから，本件剖検に際し，遺体の解剖と内臓，脳及び指一本の保存についての承諾を求められたが，解剖の範囲を内臓及び脳に限定して承諾し，亡Ｇのすべての骨の損壊と採取については明確に拒否した。したがって，被告大学及び被告病院病理部の責任者であった被告Ｄにおいて，原告の明確な拒否にもかかわらず，本件剖検に際し，亡Ｇの椎体骨及び胸骨を採取した行為は，被告大学については債務不履行又は不法行為，被告Ｄについては不法行為に該当する。
イ　被告らは，本件剖検に際し，その範囲を限定できるのは，Ｈだけであったと主張するが，亡Ｇの相続人は，原告らであったから，原告も当然に，本件剖検に際し，その範囲を限定する権能を有していた。
（被告らの主張）
ア　亡Ｇの主治医であったＩは，主として，亡Ｇの診療期間中から亡Ｇに付き添っていたＨに対し，本件剖検について説明して承諾を得たのであり，また，原告の主張する使用貸借契約又はそれに類似する契約についての目的物は亡Ｇの遺体であるところ，遺体については，所有者しかそのような契約を結ぶことはできないと解すべきであり，亡Ｇの遺体についての所有権は，祖先の祭祀を主宰すべき者であるＨに帰属するべきであるから，Ｈが上記契約の当事者であった。したがって，本件剖検に際し，その範囲を限定することができるのは，上記契約の当事者たるＨのみであるところ，Ｈは，本件剖検に際し，胸骨や椎体骨の採取を拒否しなかった。
イ　仮に，原告も契約当事者となるとしても，一般に，剖検は，着衣した遺体を外から見ても傷が見えないように実施するのが原則であり，遺体の露出している部分の傷については，傷が大きく，これを縫合し修正しても傷跡が容易に判明する場合には，遺族から特に承諾を得ることになるが，骨髄は血液を作る最も重要な臓器の一つであるので，骨や骨髄は剖検に際し必ず採取され，これについて改めて個別に説明して遺族の同意を得ることはない。そこで，Ｉは，亡Ｇの指には特異な病変が認められていたため，剖検する必要性が高いと考え，原告らに対し，本件剖検についての承諾を求めるに際し，指１本の採取について承諾を求めたが，これについては，原告らにおいて拒否された。しかし，原告らにおいて，その他剖検部位を限定してほしいとの話はなかった。
被告Ｄは，本件剖検について，何ら関与していない。
ウ　したがって，そもそも，本件剖検においては，契約当事者であるＨは，剖検の範囲について，胸骨や椎体骨を除くように言っていないし，仮に，原告の意思をも参酌するべきであるとしても，被告大学において，原告らから拒否された指１本の採取はしておらず，その他，何ら剖検部位の限定がなかったことから，骨及び骨髄の採取をしたものであって，これらの行為は違法であるということはできないし，被告Ｄは，本件剖検に関与していないから，同剖検に関して不法行為責任は負うことはない。
(2)　争点(2)（臓器等明細書交付義務の有無）について
（原告の主張）
ア　原告は，亡Ｇの保存臓器等の明細書の交付を条件として，本件剖検を承諾したのにもかかわらず，被告大学は，明細書を交付しなかった。イ　亡Ｇの遺体の所有権は，相続人である原告らに属するところ，原告らが，被告大学に対し，本件剖検を承諾したのは，使用貸借契約又はこれに類似する契約に基づくものと評価されるのであって，被告大学は，原告に対し，亡Ｇの保存臓器等の明細書を交付する義務を負う。
（被告らの主張）
原告は，本件剖検に際し，亡Ｇの保存臓器等の明細書の交付を条件とはしなかったし，原告の主張する使用貸借契約又はこれに類似する契約関係から，明細書の交付義務は導かれず，被告大学において，これらを速やかに交付する義務は存在しない。
(3)　争点(3)（臓器等の返還請求に直ちに応じなかったことの違法性）について
（原告の主張）
原告において，亡Ｇの臓器等について返還請求をした場合，被告大学は，直ちに返還する義務を負っていた。
しかし，前記１(5)(6)(8)のとおり，被告大学は，別訴によって，被告大学に返還義務が認められるまで直ちに返還しなかったのであるから，被告大学及び被告病院病理部責任者の被告Ｄのかかる行為は，被告大学については債務不履行又は不法行為，被告Ｄについては不法行為に該当する。
（被告らの主張）
死体解剖保存法１７条は，医学の教育又は研究のために特に必要があるときは，遺族の承諾を得て，死体の全部又は一部を標本として保存することができる，と規定しており，本件においては，遺族の承諾があったのであるから，被告大学において亡Ｇの臓器の標本を保存していたことは，何ら違法とはならない。そして，被告大学は，原告が，平成２年２月１６日に初めて保存臓器の返還を請求してきたことから，これに応じて，同年９月２８日に，ホルマリン容器に保存されている保存臓器全部を引き渡しており，原告の要求に対し，遅滞なく対応している。仮に，本件において，死体解剖保存法１８条が適用されるとしても，パラフィンブロックやプレパラートは，同条の標本には含まれないから，被告大学において，遺族から返還請求があってもこれに応じる義務はないし，実際に原告が，被告大学に対し，パラフィンブロックやプレパラートすべてについて返還請求することを明確にしたのは，別訴の訴え変更後であり，これに対して，被告大学は，別訴の判決後に遅滞なくこれらを引き渡しているのであるから，被告大学の行為を違法であるとはいえない。
(4)　争点(4)（プレパラートの返還不能と胸骨の廃棄の有無）について
（原告の主張）
ア　被告Ｄは，過失により，亡Ｇの下垂体のプレパラートを破損し，原告に対する返還を不能にした。
イ　また，被告Ｄは，胸骨を原告に無断で廃棄して，原告に対する返還を不能にした。
ウ　被告Ｄのかかる行為は，不法行為に該当し，被告大学は，被告Ｄの使用者として使用者責任を負う。
（被告らの主張）


ア　亡Ｇの下垂体のプレパラート１枚が紛失したことは認めるが，プレパラートはガラスでできており，取扱いに注意しても破損しやすいものであり，研究，教育目的で使用する際，不可避的に破損が発生するものであるから被告Ｄの管理下にあったプレパラートが破損又は紛失したことをもって，過失があるということはできない。
イ　被告大学は，原告に対し，平成２年９月２８日に胸骨を引き渡したから，被告Ｄが，胸骨を原告に無断で廃棄して返還を不能にしたという原告の主張は前提を欠く。
(5)　争点(5)（原告の損害額）について
（原告の主張）
原告は，上記のとおりの被告らの違法行為ないし義務違反により，最愛の母である亡Ｇの遺体が四分五裂されて返還を受けることができず，１５００万円を下らない精神的損害を被ったし，別訴の弁護士費用として１２０万円，本訴の弁護士費用として３００万円の損害を被ったから，合計１９２０万円の損害を被った。
（被告らの主張）
争う。
(6)　争点(6)（消滅時効の成否）について
（被告大学の主張）
原告は，遅くとも平成２年１２月末日までには使用貸借契約又はこれに類似する契約は終了していたと主張するところ，原告が，被告大学に対し，本訴を提起したのは，平成３年１月１日から起算して１０年間を経過した平成１３年５月２３日であるから，原告の被告大学に対する本訴請求権は，前記１(9)の時効を援用するとの意思表示により消滅した。
（原告の主張）
争う。
第３　争点に対する判断
１(1)　証拠によれば，被告病院における剖検の一般的方法及びＩら被告病院担当医が原告らから本件剖検についての承諾を得た経緯等について，以下の事実が認められる。
ア　一般的に，剖検においては，脳，臓器，骨及び骨髄を採取して病理的観察を行うものであるから，被告病院において，遺族に対し，剖検についての承諾を求める際には，着衣しても傷が隠れない部分及び脳を除いては，身体の個別の部位について特定して承諾を得ることはしていない。医師において，遺族に対し，内臓を解剖することの承諾を求めた場合，骨髄は，血液を作る大切な臓器であるから，骨及び骨髄は内臓に当然に含まれることを前提に承諾を求めるものである。これに対し，脳については，特別の感情を持っている遺族もおり，また，頭蓋骨を切断するので外から見える可能性もあり，必ず遺族に脳の解剖の是非を確認している。また，遺体の露出している部分で，着衣をしても傷が隠れない部分について剖検するときは，遺族にその部分の解剖について個別の承諾を得ている（甲１１の２，乙１５ないし１７，１９，証人Ｉ，被告Ｄ本人）。
イ　被告病院においては，入院中に死亡した全例について，遺族に対し，解剖の承諾を求めることとされているところ，亡Ｇは，昭和６３年６月２０日午後１０時５１分死亡したため，被告病院の病棟医長であったＩ及び亡Ｇの主治医の一人であったＫ（以下「Ｋ」という。）が，原告らに対し，亡Ｇの遺体の解剖について承諾することを求めた。Ｉ及びＫは，原告らに対し，亡Ｇの右手の人差し指の変色が強く，亡Ｇの疾患の原発巣となっていると考えられたため，指１本の採取についても特に承諾を求めたところ，原告らは，指の採取については拒否したが，剖検については承諾した。Ｉは，原告らに対し，骨及び骨髄を個別に取り上げて，解剖の承諾を求めたことはなかった（乙１５，１６，１８，証人Ｉ）。ウ　Ｉは，剖検について承諾を求めた際，脳は取らないでほしいとか，胸は切らないでほしいと言われた経験を有しているが，骨は取らないでほしいと言われた経験はなく，遺族から解剖に際し特殊な要望を出された場合に，解剖に関する承諾書に記載することもあった。Ｉ及びＫが，本件剖検に際し，原告らに署名押印して作成してもらった解剖に関する遺族の承諾書には，何ら条件の記載はない（乙１５，１８，証人Ｉ）。
エ　本件剖検は，Ｊが担当し，亡Ｇの主治医の一人であったＬが立ち会っていたところ，Ｊが，亡Ｇの骨を採取するに際し，Ｌは，骨を採取するのを止めるように申し出たことはなかった（乙１６）。
(2)　次に，証拠によれば，本件剖検終了後の，原告と被告大学との間の交渉について，以下の事実が認められる。
ア　被告病院は，原告からの請求を受けて，平成元年８月１０日，原告に対し，亡Ｇの剖検所見のまとめ及び英文で作成された正式レポートを送付した。亡Ｇの剖検所見のまとめと題する書面には，「PSSwithrenal   crisis」（強皮症腎クリーゼ）又は「原発性悪性腎硬化症」との記載があり，そのほか，「hypercellularbonemarrow」（骨髄細胞数の過剰）との記載もあった（甲１０，乙２１）。イ　原告は，被告病院に対し，同年１０月１０日，亡Ｇの剖検所見のまとめ及び正式レポートの被告病院からの送付を受けて，①亡Ｇの病名について，進行性全身性硬化症(P.S.S)と診断されているが，紅斑性狼瘡急性全身型と考えるべきであること，②本件剖検に際して，入院中の病状の変化，診療の経過及び解剖の結果を詳しく報告することを要求したが，今回の報告は，その条件を満たしていないから，条件を満たす報告をしてほしいこと，③皮膚生検の結果の到達又は了知の日時，シャンテの必要性及び同意書の有無並びに副腎皮質ホルモン剤投与の日時について，詳細な説明をしてほしいことを記載した書面を送付した。なお，同書面には，被告病院において，骨及び骨髄を無断で採取したこと，及び亡Ｇの保存臓器等の明細書を交付していないことについての異議は，何ら記載がされていない（甲１０，乙１）。
ウ　被告病院は，原告に対し，同月２０日，原告からの疑問点についての回答書を送付し，さらに，同月２６日，被告病院において，口頭で説明をしたが，原告は，被告病院に対し，同年１１月１８日，被告病院医師及び看護師が亡Ｇの胸にチューブを縫いつけ，寝台の枠に右手を拘束したことについて理由の説明を求めた（乙２，３）。


エ　原告は，同年１２月１８日，被告病院病院長に対し，同年８月１０日に担当医から送付された英文レポートには，骨髄の記載があるが，原告は，内臓及び脳の解剖のみ認め，遺骨はすべて返還されるという前提で，本件剖検を承諾したのであり，指一本と背骨の一部については，剖検を同意しておらず，また，同年１２月１日にＩから内臓には骨髄が含まれると説明を受けたが，それは一般人の理解する内臓の概念とは異なるとする書面を送付した。なお，同書面には，亡Ｇの保存臓器等の明細書が交付されていないことについての異議は，何ら記載がされていない（甲１０，乙４，１５）。
オ　原告は，被告病院病院長に対し，平成２年１月８日，①病理解剖により死体より切取したものの一覧及び現況の報告を求める，②承諾を与えた解剖範囲を逸脱する損壊行為の説明を求める，③死者を平穏のうちに丁重に弔いたいという情を侵害しており受忍できないとする書面を送付した（甲１０，乙５）。カ　原告は，Ｉ及びＫに対し，同月１９日，標本等として，被告病院に保存されている死体すべての引渡しのほか，標本の現況，数量及びその有無等の確認，解剖等により切り取ったものの一覧並びに標本の保存記録のコピーの送付を要求する書面を送付した（甲１０，２１）。
キ　原告は，被告病院病院長に対し，同年２月１６日，標本等として保存されているべき死体すべての引渡し及び追葬に必要な書類の交付を要求する書面を送付した（甲１０，乙６）。
ク　被告Ｄが，被告病院病院長に対し，保存臓器を返還するべきであると進言したため，被告病院病院長は，原告に対し，同月２７日，亡Ｇの保存臓器を全部返還するとの通知をした（甲４，１０，乙１７）。
ケ　原告は，被告病院病院長に対し，同年３月３０日，原告が標本等の引渡しを求めるのは，背骨及び骨髄の採取については，説明がなかったため，原告らの承諾範囲外であると考えているのに対し，被告病院は，内臓には背骨も含み，指の採取と異なり，同意は不要と主張して，解剖範囲について意見の相違があるからであり，被告病院による臓器全部の返還には，当然背骨も含まれるし，脳も含まれるとみなすとする書面を送付した（甲１０，乙８）。
コ　原告は，同年６月６日，被告病院に赴き，被告Ｄは，原告を案内して，保存臓器を確認させた（甲１０，乙１７，被告Ｄ本人）。
サ　原告は，同年９月２８日，被告病院に赴き，被告Ｄの説明の下，亡Ｇの保存臓器について，返還を受けた。被告Ｄは，原告に対し，後記の引渡書記載の保存臓器について確認をし，その際，脳下垂体は標本にしたので臓器としては残っていないと述べたが，原告は，これに対し，異議を申し出ることはなかった。被告病院病院長の原告あて引渡書と題する書面には，死体解剖保存法１８条ただし書に基づき，本件剖検時に摘出した亡Ｇの臓器すべてである①腎臓左右，②副腎左右，③肝臓１，④胆のう１，⑤膵臓１，⑥脾臓１，⑦肺左右，⑧心臓１，⑨胃１，⑩食道１，⑪大脳１，⑫小脳１，⑬骨，骨髄１，⑭小腸１，⑮大腸１，⑯舌，気管，甲状腺，大動脈，子宮，膀胱，直腸，卵巣，卵管各１，⑯硬膜１，⑰筋肉，神経１を引き渡すとの記載がある（甲５，１０，乙１７，２０，被告Ｄ本人）。シ　原告は，Ｍ警察署長に対し，同年１０月１２日，本件剖検の際し，亡Ｇの背骨の一部を切取し保存しているのは遺族の真意と異なっており，また，被告病院は，原告からの引渡し要求に対しても，亡Ｇの死体の引渡しに応じなかったのは，死体領得罪に当たるとして，被告病院病院長Ｎ，Ｉ，Ｋ及び保健課長Ｏを告訴したが，宇都宮地方検察庁検察官は，平成５年１月２９日，不起訴処分とした（乙９，１３）。
ス　原告は，平成２年１１月１４日，被告病院病院長に対し，同年９月２８日の保存死体の引渡しは，いくつかの臓器が細断されており，全量引き渡されたかが不明であり，しかも，標本の一部は廃棄されていて返還されていないために，不完全履行であるとともに，原告らは，標本の保存には当たらない損壊及び廃棄行為については承諾していないとする書面を送付した（乙１０）。セ　原告は，被告病院病院長に対し，平成５年５月２０日，被告Ｄは，平成２年９月２８日，亡Ｇの標本のすべてを引き渡すべきであったのにもかかわらず，下垂体を返還しなかったとして，改めて下垂体の返還を要求するとの書面を送付した（乙１１）。
ソ　被告病院病院長は，原告に対し，平成５年６月２日，亡Ｇのパラフィンブロックに封入された下垂体標本を返還するから，受取方法について連絡するよう依頼した書面を送付した（乙１２）。
タ　原告は，宇都宮地方検察庁に対し，同年６月２８日，被告Ｄについて，平成２年９月２８日に亡Ｇの標本のすべてを引き渡すべきであったにもかかわらず，下垂体を返還しなかったのは，死体領得罪に当たるとして告訴し，告訴状において，本件剖検の承諾に際し，医師から，指と骨を標本にしたいと言われたが，これを拒否したと記載した（甲７）。
チ　被告病院病院長は，宇都宮地方検察庁検察官に対し，平成５年８月９日，病理解剖の目的は，臓器や組織をそのまま標本として保存することにあるのではなく，臓器や組織から顕微鏡標本を作製し，詳細に検討することにあるところ，亡Ｇの場合，脳下垂体の全部をパラフィンに埋め込んでパラフィンブロックを作成しており，被告Ｄは，原告に対し，平成２年９月２８日，下垂体については，パラフィンブロックとなっていて，引渡し臓器としてはないと説明し了承を得たとする説明書を提出した（乙１４）。