ｳ　被告大学は４年の在学期間を前提に立てた事業計画に基づいて入学者に教育役務の提供を行い，これに対して入学者は本来なら入学金及び４年間の授業料等を不可分のものとして前納すべきところ，被告大学は，入学者の負担が過大になることを避けるため，入学金及び１年間の授業料等だけを前納することを前提に本件不返還特約を締結しているのであり，学納金の前納が大学において通常行われている手続であることをも勘案すれば，本件不返還特約は，一部無効ともならない。
(2)学則違反（争点(4)）について
被告大学学則２７条にいう「入学を許可された者」とは，合格通知により入学資格を認定された者の意味であるし，被告大学学費納入規定は，学納金の納入方法については，別に定めるところによる旨規定する被告大学学則２５条の２を受け，第１項及び第２項において，新入学生は入学手続の際に納付金を納入しなければならない旨及び既に納めた学費はいかなる事由があっても返還しない旨それぞれ規定しているところ，本件不返還特約は，被告大学学則に沿うものであって，学校教育法の趣旨に反するものでもない。
第３　当裁判所の判断
１　在学契約，学納金及び本件不返還特約の法的性質について
(1)在学契約の法的性質について
大学は，学術の中心として，広く知識を授けるとともに，深く専門の学芸を教授研究し，知的，道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする（学校教育法５２条）ものであるところ，大学を設置する学校法人とその設置に係る大学に入学した学生との関係は，当該学校法人が，学生に対し，講義，演習及び実習等の狭義の教育活動及び自主的な活動の機会を付与するために大学の施設を利用させること等によって，上記目的に適った教育を役務として提供し，これに対し，学生が，当該学校法人に対し，かかる役務の提供に対する対価を支払う有償双務契約たる在学契約の各当事者の関係にあると解される。かかる在学契約の法的性質については，学生が当該学校法人に対して，両者間の信頼関係を前提として上記教育役務提供事務を委託している点を本質とすることに鑑みれば，準委任契約ないし準委任契約類似の無名契約であると解するのが相当である。
そして，かかる在学契約の成立過程については，受験者が入学試験に出願することで在学契約の申込みを行い，これに対して当該学校法人が，その設置する大学への入学試験の合格発表を行うことによって，合格者に対し，在学契約の一身専属的な予約完結権を付与し，合格者が，当該大学へ学納金を納付するなどの入学手続を行うことによって，かかる予約完結権が行使される結果，始期を次年度の４月１日とする在学契約が成立するものと解される。この場合，当該大学の学則のうち大学と学生との関係について定めた部分及び入学手続要領に記載された内容は，当該在学契約の内容の一部となるものと解すべきである。
(2)学納金の法的性質について
在学契約は，上記のとおり，準委任契約ないし準委任契約類似の無名契約としての法的性質を有する有償双務契約であり，学生が大学を設置する当該学校法人に対して支払う金銭は，原則として，その名目の如何にかかわらず，当該大学から提供される教育役務の対価と考えられる。そして，この理は，原告らが被告大学へ納付した学納金についても妥当するから，原告らが入学手続時に被告大学へ納付した学納金の法的性質については，準委任契約ないし準委任契約類似の無名契約たる在学契約に基づく前払費用ないし前払報酬と解するのが相当である。
もっとも，第２，２(1)ｲの事実及び証拠（乙３の１，４の１，５）によれば，原告らが被告大学に納付した学納金のうち入学金については，入学手続時のみに納付すべきものとされ，その支払いが入学の必要条件とされていることからしても，またその名称の持つ意義内容に照らしても，学年毎に被告から提供される教育役務とは直接の対価関係に立つものではないと理解され，少なくとも，その相当部分については，入学に伴って必要な大学等の手続及び準備のための諸経費に要する手数料等並びに被告大学の提供する様々な役務の提供を受けることができる学生としての地位を取得するについて一括して納付されるべき金銭の性格（以下「本来的入学金の性格」という。）を有していると考えられる。
(3)本件不返還特約の法的性質について
前記の学納金の法的性質に照らせば，学納金のうち入学金の相当な額については，本来的入学金の性格を有し，これを納付することで被告大学の学生としての地位を取得するという目的が達成され，あるいは手続や準備のための諸経費に要する手数料等に充当されることになるから，これが被告大学の既に履行した部分の報酬及び費用等に相当する額を上回るものであったとしても，在学契約を解除した合格者がこの返還を請求することはできないといわなければならない。
これに対して，本来的入学金の性格を持つ部分を除く学納金については，在学契約が，前記のとおり，準委任契約ないし準委任契約類似の無名契約であることからすれば，学生ないし入学手続をした合格者は，いつでも在学契約を将来に向かって解約することができ，かかる解約がなされた場合には，既に被告へ納付した学納金のうち被告大学が既に履行した部分の報酬及び費用等に相当する額を控除した額の返還を請求することができることとなる。しかし，契約当事者が上記規律とは異なる合意をした場合には，契約自由の原則の範囲内においては，これを排除するいわれはない。そして，原告らが納付した入学金について，本来的入学金の性格を有する部分としからざる部分とを区別するのは容易でないことからすれば，本件不返還特約は，在学契約が解約された時点で既に被告へ納付していた学納金については，被告大学の既に履行した部分の報酬及び費用等に相当する額又は本来的入学金の性格を有する部分の額を超過するものであっても，これを返還する必要がない旨定めたものと解される。
(4)被告は，前記第２，５(1)ｱのとおり，学納金の全部について，特殊部分社会たる被告大学へ加入してその学生としての身分ないし地位を取得するための対価であり，合格者は学納金の納付によって被告大学の学生としての身分ないし地位を取得する目的を達成しているとして，本件不返還特約は当然のことを注意的に定めたものに過ぎないと主張する。しかしながら，被告大学から，在学契約における学校側債務の本質的な給付である教育役務の提供を全く受けていないにもかかわらず，入学手続をした合格者が在学契約を解約したときに，何らの合意もないのに，既に被告へ納付した学納金のうち本来的入学金の性格を有しない部分についてまで返還を求めることができないとすることは明らかに合理性を欠くから，かかる主張は採り得ない。
２　公序良俗違反（争点(1)）について


(1)ｱ　一般に浪人生活による経済的精神的負担を極力回避したいという心理は，受験生及びその保護者に共通するものといえるところ，かかる心理状況下にある受験生及びその保護者にとっては，受験した全大学の合格発表が終了した後に，その結果を踏まえて，入学する大学を選択して，その選択した大学に対してのみ学納金を納付する等の入学手続を採ることができるのであれば，あるいは，受験した全大学の合格発表が終了する前に学納金を納付する等の入学手続をしなければならないとしても，入学することを選択した大学以外の大学から既に納付した学納金が返還されるのであれば，その経済的精神的負担も軽く済み，これが望ましいことはいうまでもない。ｲ　しかし，私立大学を設置する学校法人の側にしてみれば，それぞれ遵守しなければならない収容定員及び入学定員があり，しかも，私立大学においては，かかる収容定員及び入学定員に基づいて財務面を含む事業計画が策定されているところ，収容定員に対する在籍学生数ないし入学定員に対する入学者数が一定の割合を上回ったり下回ったりした場合には，補助金が減額されたり打ち切られる可能性が生じる。また，私立大学は，随時入退学が可能な語学学校等とは異なって，学生を募集できる時期が各年度ごとに１回と限定されているため，学生を補充できる時期が限られ，かかる時機を逸して一旦欠員を生じさせると，途中で学生を補充することはできない（３年次編入の定員も１年次入学のそれとは別に定められているため，３年次編入を持って学生を補充することもできない。）ため，一般的な修学年限である４年間は欠員のままとなってしまうのである。さらに，私立大学が，その所期するところの学術水準を維持し研究成果を発揮するためには，入学者数のみならず入学者の学力水準及び多様性を確保することが重要であることも多言を要しないことと思われる。（以上の事実は，証拠（乙１，８の１及び２，９）弁論の全趣旨によって認められる。）
これらの事情に照らせば，私立大学を設置する学校法人が，早期かつ確実に一定水準以上の学力を有する多様な学生を確保するとともに，入学者の定員割れ等による財務上の問題を回避するために，様々な入試方式を採用しつつ，合格者が学納金を納付する入学手続期限を定めた上で，既に納付した学納金を返還しない旨定めることも一概に合理性を欠くものとまではいえず，どのような入試方式を採用し，それにあわせてかような入学手続期限をいつに設定するか等については，各私立大学の事情も無視し得ない以上，各私立大学を設置する各学校法人にある程度の裁量を認めざるを得ない。ｳ　翻って，受験生の側からしても，どの大学を受験するか，複数の大学を受験するか否か，複数の大学を受験して合格した場合に，学納金の不返還特約が存在する大学へ学納金を納付するか否か，はたまた，そもそも大学へ進学するか否かについては，受験生が自由に選択することができるのであって，受験生及びその保護者に大学進学を望み，かつ浪人生活による経済的精神的負担を極力回避したいという心理が存在するとしても，上記の自由に進路を選択する権利が奪われているわけではない。
以上のような事情を考慮すれば，本件不返還特約のような既に納付した学納金の返還を制限する合意については，被告が原告らに優越する状況や地位をことさらに利用して著しく対価的均衡を失する学納金を納付させるなど，その合理性を否定すべき特段の事情のない限り，公序良俗に反するものとは認めがたいところである。そして，その合理性を否定すべき特段の事情は，大学の性格，受験生が受験して合格した入試の方式，大学が定めた学納金の納入期限，受験生が入学を辞退した時期及び当該合意によって返還されないこととなる学納金の額等諸般の事情を勘案して判断すべきである。(2)そこで，本件不返還特約の合理性を否定する特段の事情の有無についてみる。
ｱ　被告大学は，外国語学部及び国際言語学部を擁するいわゆる文系私立大学であるが，被告は，早期にかつ確実に一定水準以上の学力を有する多様な学生を確保するべく，公募制推薦方式，センター試験利用方式，一般入試及び特別入試（社会人，帰国生徒，指定校，特技）といった様々な入試方式を採用し（乙３の１，４の１），これらの入試方式に応じて学納金を納付すべき入学手続期限を定めた上，入学手続をした合格者の流出を防止するとともに，合格者が被告大学への入学を辞退した場合の財務上の問題を回避するために本件不返還特約を定めていると考えられる。しかるところ，被告としても，入学手続期限を一律に早期に定めたりするわけではなく，受験生の被告大学へ入学する意思の強さ及び当該入試方式による合格者を確保すべき必要性等に応じて入試方式及び入学手続期限を定め，平成１３年度入試においては，入学金と入学金以外の学納金の納付期限を２段階とする分納方式を採用するなど，受験生及びその保護者の経済的精神的負担にも配慮を示している。ｲ　他方，原告らの個別的事情に目を向けるに，原告Ｃは，前記第２，２(1)ｲ及び(3)ｱのとおり，平成５年度に被告大学を公募制推薦方式で受験したところ，かかる公募制推薦方式は，実際の入学時期である平成５年４月より相当早い時期である平成４年１１月２２日に試験が実施され，その選考方法も学科試験としての英語１教科の結果と出身高等学校長が発行した調査書及び推薦書を総合して選考するというものである（甲３の２）。そして，同年度の入試ガイド，入学試験要項及び入学手続要領には，それぞれ本件不返還特約とともに入学手続をした以上は必ず被告大学へ入学するものとして扱うことが記載されている。つまり，学生側としては比較的容易な入学試験で入学が認められる利点を受ける一方で，早期に優秀な学生を一定数確実に得るという大学側の要請にもこたえることが求められているのである。このことからすれば，かかる公募制推薦方式については，被告大学の側のみならず受験生の側も，これに合格して学納金を納付した場合には被告大学へ確実に入学するという拘束力が強いものとして扱われることを了解していたといえ，さればこそ学納金の納入期限が実際に入学する平成５年４月より相当早い平成４年１２月１６日に設定されていたと解されるのである。
原告Ａが被告大学を公募制推薦方式で受験した平成１３年度の入試ガイド，入学試験要項及び入学手続要領には上記記載がないが，前記第２，２(1)ｲ及び(3)ｲ並びに証拠（乙４の２）によれば，試験実施時期，選考方法及び学納金の納入期限等の点で平成１３年度の公募制推薦方式と平成５年度のそれとはほぼ同様であると認められるから，この理は平成１３年度の公募制推薦入試についても当てはまるものと推定できる。


また，原告Ｂは，前記第２，２(1)ｲ及び(3)ｲのとおり，平成１３年度に被告大学をセンター試験利用方式で受験したものであるが，かかるセンター試験利用方式については，入学金以外の学納金の納付期限が，大多数の私立大学の合格発表がなされた後であり，かつ国公立大学の前期試験の合格発表がなされる時期よりも後の日である３月１６日に設定されており（顕著な事実），経済的精神的負担を軽減する見地から複数の大学の受験を希望する受験生及びその保護者の心理に対する相当の配慮がなされているといえる。ｳ　そして，前記第２，２(1)ｲのとおり，原告らはそれぞれ被告大学へ入学する直前の時期（原告Ｂは３月２６日，原告Ａは３月２９日，原告Ｃは４月１日）に，原告ら自身がより志望順位の高い大学に合格したとの理由で被告大学への入学を辞退しているもので，もはやこの時点においては被告としては他の学生の確保が困難であることはいうまでもない（弁論の全趣旨）。ｴ　もっとも，本件不返還特約の存在によって原告らが被告から返還を受けることができないこととなる学納金の額は７０万円を超え，社会的に見て相当の高額であるといえる。しかし，原告らも被告へ学納金を納付することによって被告大学へ入学して教育役務の提供を受けうる学生としての地位を確保した上で，より志望順位の高い他の大学を受験できる精神的安定を確保していること，原告らは，入学申込時から本件不返還特約の存在を認識していたものと推認でき，本件不返還特約を勘案して，前記(1)ｳのように自由な選択権を行使して，被告大学に出願したと考えられることを勘案すると，返還を受けられない金額が不当に高額とまではいえない。
(3)上記諸事情，殊に被告大学が入試の時期及び方式等に応じて原告らの経済的精神的負担にそれ相応の配慮をした制度設計をしていること，被告らの入学辞退時期が在学契約の始期に直近の時点でなされていること，原告らも被告へ学納金を納付することによって被告大学へ入学できる道を確保してより志望順位の高い大学を受験できたものであることを考慮するならば，本件不返還特約が，被告が原告らに優越する状況及び地位をことさらに利用して著しく対価的均衡を失する学納金を納付させたとはいえない。
よって，本件不返還特約は，不公正な消費者契約条項に該当するとはいえないし，暴利行為にも該当しない。
(4)ｱ　これに対して，証拠（甲２ないし２６）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実も認められる。
(ｱ)文部省が，同省管理局長及び同省大学局長名での昭和５０年９月１日付通達において，「私立大学が健全な私学経営を図るため，一定の入学者数の確保を図る必要上合格者の入学意思を確認するため早期に入学料を徴収する必要がある場合も多いと考えますが，当該大学の授業を受けない者から授業料を徴収し，また当該大学の施設設備を利用しない者から施設設備費等を徴収する結果となることは，容易に国民の納得を得られないところであります。」と指摘した上，「ついては，今後少なくとも入学料以外の学生納付金については，合格発表後，短期間内に納入させるような取扱いは避けることとし，例えば，入学式の日から逆算しておおむね２週間前の日以降に徴収することとする等の配慮をすることが適当と考えますので，善処されるように願います。」という内容を含む「私立大学の入学手続時における学生納付金の取扱いについて（通知）」という文書を文部大臣所轄各学校法人理事長宛てに送付していた。
(ｲ)文部科学省は，平成１４年５月１７日文科高第１７０号文部科学省高等教育局長名で，平成１５年度大学入学者選抜実施要項について，「私立大学の入学手続時おける学生納付金の取扱いについては，「私立大学の入学手続時における学生納付金の取扱いについて（昭和５０年９月１日文管振第２５１号文部省管理局長・文部省大学局長から文部大臣所轄各学校法人理事長あて通知）」を参照し，推薦入学等も含め，少なくとも入学料以外の学生納付金を納入する期限について，合格発表後，短期間内に納入させるような取扱いは避ける等の配慮をすること」を通知していた。(ｳ)平成１４年度に入って本件不返還特約を含んだ既に納めた学納金を返還しない旨の私立大学の取扱いが社会的に問題となったところ，文部科学省は，平成１４年５月２１日，入学を辞退した合格者に授業料等を返還するように私立大学に対する指導を徹底することを明らかにし，同月２８日，私立大学に対し，入学を辞退した合格者に授業料等を返還しない方針を平成１５年度入試から改めるよう通知し，これを受けて，被告大学を含む一部の私立大学等が，平成１４年度入試について，入学辞退者との間で，授業料等を返還する旨の和解をするとともに，被告大学を含む多くの私立大学が，平成１５年度入試から入学辞退者に対し授業料等を返還することとなった。ｲ　しかし，上記ｱ(ｱ)の文部省の通知には法的拘束力はない上，かかる通知自体，各大学の裁量を否定するものとは解されない。
もっとも，これらの事情は，公序良俗の判断基準となる社会通念の判断に影響するものとはいえるが，法律行為が公序に反することを目的とするものであるとして無効になるかどうかは，法律行為がされた時点の公序に照らして判断すべきである（最判平成１５年４月１８日参照）ところ，上記ｱ(ｲ)及び(ｳ)の事情は，本件不返還特約の効力が問題となる平成５年度及び平成１３年度以後の事情であるから，本件不返還特約が公序良俗に反するかどうかの判断にあたって斟酌されるものではなく，また，上記ｱ(ｱ)事情を勘案したとしても，前記(3)の判断は覆されない。
３　解釈上の適用制限（争点(2)）について
ある合意の適用が制限されるのは，当該合意が公序良俗に反する等の理由で法令上その適用を制限される場合か当事者の合理的意思解釈によってその適用を制限される場合であるところ，本件不返還特約は，前記２及び後記４のとおり，公序良俗及び信義則に反するものではなく，当事者の合理的意思に鑑みても，合格者の入学辞退によって現に填補を要する経済的損害が被告大学に発生した場合にのみ適用されると解することはできないから，本件不返還特約が解釈上原告らに適用されないものということはできない。
４　信義則違反（争点(3)）について
本件不返還特約は，前記２の事情を考慮すると，被告が原告らに対して本件不返還特約を援用して学納金の返還を拒んだとしても，信義則に反するとはいえない。
５　学則違反（争点(4)）について


平成一一年(ネ)第三四三七号　特許権移転登録手続請求控訴事件（原審・大阪地方裁判所平成一〇年(ワ)第四四〇六号）
判        決
控訴人（第一審原告）　　　    日本レーザ電子株式会社
右代表者代表取締役　　　　　　【Ａ】
右訴訟代理人弁護士　　　　　　奥　　　村　　　哲　　　司
右補佐人弁理士　　　　　　　　【Ｂ】
被控訴人（第一審被告）　　　　【Ｃ】
右訴訟代理人弁護士　　　　　　明　　　賀　　　英　　　樹同　　　　　　　　　　　　　　黒　　　田　　　一　　　弘
主        文
一　本件控訴を棄却する。
二　控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
事実及び理由については、別紙「事実及び理由」のとおりである。以上によれば、控訴人の請求は理由がなく、これを棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないこととなる。
よって、主文のとおり判決する。
（平成一二年六月二一日口頭弁論終結）
大阪高等裁判所第八民事部
裁判長裁判官　　鳥      越      健      治裁判官　　若      林            　諒裁判官　西        井      和      徒
（別紙　事実及び理由）
第１　控訴の趣旨
１　原判決を取り消す。
２　被控訴人は、控訴人に対し、原判決添付「別紙目録１」記載の特許権について、平成４年５月２２日契約を原因とする移転登録手続をせよ（以下、同目録１の特許権を「本件特許権」、この特許権に係る発明を「本件発明」という。）。
第２　事案の概要
１　本件は、控訴人が同社の技術顧問であった被控訴人に対し、本件発明は被控訴人が控訴人と締結した技術顧問契約を履行する過程で得られたものであるから、本件特許権は同契約６条に基づいて控訴人に帰属すべきものであるとして、本件特許権の移転登録手続を求めた事案である。
２　基礎となる事実、争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり付加訂正するほか、原判決添付「別紙　事実及び理由」（以下「原判決別紙」という。）の１頁７行目から５頁７行目までと同じであるから、これを引用する。(1)　原判決別紙２頁９行目の次に、改行の上「(1)ないし(3)（省略）(4)　装置製作についてのノウハウの提供ならびに指導」を加え、３頁５行目から１０行目を削る。
(2)　同３頁１８行目の「薄膜原料ガス」を「薄膜分子」と、１９行目の「作製する」を「均一に付着させる」と、それぞれ改め、同４頁１行目の「薄膜の種類」の次に「（化学反応による結合が存在するか否か）」を加える。(3)　同４頁９、１０行目の「オスミウム・プラズマコーター」を「プラズマ製膜装置の用途拡大を目的とした、旧発明及び本件発明の実施品となった『プラズマ製膜装置ＮＬ型』」と改める。
(4)　同４頁１５行目の「有機単量体」の次に「（重合反応により重合体を合成する場合の出発物質）」を、１６行目の「重合膜」の前に「非結晶構造を持つ高」を加え、１８、１９行目の「非結晶、多結晶」を「非結晶又は結晶構造の」と、１９行目の「生成機構」を「生成機序」と改める。
(5)　同５頁１行目の次に改行の上、次の文章を加える。「結晶膜を作成する理論・方法における最大の難問は、いかにしてイオン化した金属原子のみを基盤面に均一に堆積・結合させるかであり、これを解決するためには、重合膜の作成とは異なる理論的考察が不可欠なのである。」(6)　同５頁５行目の「貸与を受けて」の次に「、グロー放電を利用した金属結晶膜作成の方法に関する」を、５、６行目の「実験に成功し」の次に「、金属結晶膜作成のための放電条件を解明し」を加える。
３　控訴人の当審補足主張
(1)　本件発明と旧発明の関係について
本件発明は、旧発明と別異のものではなく、旧発明の応用、改良である。すなわち、原判決が指摘するように、本件発明と旧発明における薄膜の生成原理が、その材料（金属原子を含む有機ガスかそれを含まない有機ガスか）の相違に応じて異なり、作製される薄膜も高重合膜と金属薄膜という性質において相違するとしても、これらを生成する基本的な装置機構が同一であれば、薄膜の基本的な生成原理は同じといえるのであって、旧発明と本件発明の薄膜生成の原理の相違は、グロー放電条件の選択の違いにすぎない（甲32参照）。
(2)　本件発明の完成に至る経緯について
ア被控訴人が平成４年９月に控訴人に交付した図面は、物質研に納入したプラズマ製膜装置ＮＬ型の設計図ではなく、旧発明に係る「簡易プラズマ製膜装置」の図面である（甲30）。物質研に納入したプラズマ製膜装置ＮＬ型は、平成５年に入って、【Ｄ】教授から注文の内示を受けた後に開発されたものであり、その組図が甲31である。
イ　被控訴人は、平成４年５月６日に薄膜化の条件及びオスミウムの安全策を着想したと述べ、その時着想した安全策とは、オスミウムの結晶を直接昇華室に入れるものからアンプルを挿入して割るタイプへの変更であったと主張しているが、物質研に納入したＮＬ型及びその後のオスミウムプラズマコーター第１号機においては、右のような変更はなされておらず、そのような変更（改良）が採用されたのは、平成７年５月以降のことである（甲31、35、36）。
(3)　本件技術顧問契約６条について
同条にいう「本契約を履行する過程での発明」とは、特許法的な意味で完成した発明を意味するのであって、本件発明がいつ完成したのかは重要な意味を持つ。
第３　争点に対する当裁判所の判断
１　基本的な事実経過


以下のとおり付加訂正するほか、原判決別紙第４の１（５頁９行目から１２頁末行まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。(1)　原判決別紙５頁１０行目の「乙13ないし15」の次に「24、25、」を加える。
(2)　同６頁２行目の「実施品（」の次に「プラズマ重合膜ナノレプリカ作成装置。」を加える。
(3)　同７頁１２行目の「原告製品の開発」の次に「（旧発明関連）」を、１４行目の「透過」の次に「型」を、１７行目の「原図」の次に「（甲29）」を、同８頁１５行目の「走査」の次に「型」を、１７行目の「設計図」の次に「（甲30はその１枚である。）」を加える。
(4)　同９頁４行目の「装置に」を「しかも、中型機に」と改め、１２行目の「走査」の次に「型」を、１５行目の「演題で」の次に「本件発明についての」を加え、１６行目の「甲17、」及び１８、１９行目の「平成５年度総会・」を削る。(5)　同１１頁１５、１６行目の「平成６年１０月ころから同装置の製造、販売を行った。」を「平成５年６月ころ被控訴人が試作第１号機の設計原図を作成して控訴人に渡し、平成６年１月には試作機が完成し、同年１０月ころから同装置の製造、販売を行った（甲11）。」と改め、同頁１９行目「そして、その過程で」から１２頁１行目「とっていくことであった。」までを削る。(6)　同１２頁末行の次に、改行の上、「しかし、控訴人と被控訴人の本件技術顧問契約は、平成１０年５月２２日に終了した（甲13）。」を加える。
２　争点について
(1)　旧発明と本件発明との関係について
控訴人は、本件発明は旧発明を応用したもので、その延長線上にある関連技術であると主張する。
ア　旧発明である電子顕微鏡の検体用レプリカ薄膜の作成装置（及びその実施品であるプラズマ製膜装置）は、直流グロー放電によってハイドロカーボンガス（メタン、エチレン、ナフタリン）を陽イオン化した後に、負グロー相内に置かれた試料又は基板表面にこのイオン化したガス分子が分子レベルで均一に堆積して高重合膜を作り、表面の微細構造を高分子重合膜により精密に形取りするという原理を利用するものである。すなわち、有機単量体を重合反応させることにより被膜を形成、付着させるもので、重合反応の介在が絶対的前提となる（甲５、24の１）。イ　これに対し、本件発明は、直流グロー放電によって金属化合物を陽イオン化し、負グロー相内に置かれた試料又は基板表面に瞬時に付着堆積して、非結晶又は結晶の金属薄膜を作製するというものであって、金属化合物から金属を分解・抽出し、金属被膜を堆積させるものである（甲３、甲24の３）。ウ　このように、両者は、プラズマによるグロー放電装置を使用して電子顕微鏡の検体用金属薄膜を作製する装置ないし方法という点で共通性を有するものの、右の薄膜作製の材料において、有機単量体と金属化合物という相違があることによって、薄膜の生成原理が全く異なり、作製された薄膜も高重合膜と金属薄膜という全く異質のものとなるのであるから、旧発明の実施品の製品化の過程で、このような本質的相違を有する本件発明が生み出されてくることが、自然な成り行きとはいえない。
エ　このことは、旧発明が公告された昭和６２年１１月１８日以降、本件発明が公開されるまでの間、抽象的な着想こそ見受けられるものの（後記(2)イａ①、②参照）、被控訴人以外の研究者において、旧発明の原理方法から本件発明の原理を推考する本格的研究が行われた形跡が本件証拠上窺えないことからも裏付けられる。また、名古屋大学大学院助教授【Ｅ】の陳述書（甲32）において、「選択したガスの組合せから金属に富み比較的平坦な表面構造を有する薄膜が合成されたことには新規性が見られ、特許に値する。」と指摘されている点も、本件発明に関連する具体的研究が従前存しなかったことを示すものと解される。オ　もっとも、控訴人は、本件発明と旧発明に関して、前記第２の３(1)のように主張するところ、上記【Ｅ】助教授の陳述書（甲32）には、「同一装置であれば、ガスを変えただけであり、基本操作としてなんの特異性もない」と、控訴人の主張に沿う記載がある。
しかし、仮に旧発明の延長線上にあるものを想定するならば、オスミウム「金属を含有したハイドロカーボン重合膜」（甲32）が該当するはずであるところ、これは「有機物の多量混合した導電不良の脆い金属様の堆積膜」（乙15）にすぎない。本件発明に係る金属薄膜がたとえ旧発明と同一装置で生成可能であるとしても、これを実現するためには、放電圧、放電時間等十数項目にわたるグロー放電条件を独自に再設定しているのであり（被控訴人の供述）、そのような条件の下で、重合反応とは無関係の生成原理によって金属薄膜を生成堆積させているのであるから、本件発明と旧発明とは全く異なったものというべきである。カ　以上によれば、本件発明が旧発明を応用したもので、その延長線上にある関連技術であるとの控訴人の主張は採用できない。
(2)　本件発明がなされるに至った経緯について
ア　控訴人は、本件発明は、本件技術顧問契約の締結後において、旧発明及び本件発明の実施品となったプラズマ製膜装置ＮＬ型を開発する過程で生まれたものであると主張し、控訴人代表者は、要旨次のとおり右の主張に沿った供述をする（甲20、28〔陳述書〕、控訴人代表者の供述）。
「被控訴人は、平成４年５月２２日に本件技術顧問契約を締結する際にも、本件発明のことについて控訴人に何も言わなかった。それどころか、控訴人代表者は、プラズマ製膜装置のパンフレット（甲24の１、平成４年８月付け）を示して被控訴人に対し、ＳＥＭ（走査型電子顕微鏡）用の試料の導電性薄膜が実現できないかと提案したところ、被控訴人は、それはやっていないから分からないけれども是非考えておきましょう、早い機会にそういう実験もしたいと返事をしたにすぎなかった。そして、その後、プラズマ製膜装置ＮＬ型を製品化する過程で、被控訴人の方から、ＳＥＭ用の試料の導電性薄膜を作製する具体的な方法についての話が出るようになった。したがって、平成４年４月の時点で被控訴人がいうような実験がなされていたとは考えられない。


また、平成４年４月に本件発明が完成していたのであれば、特許出願が１年以上も経過した平成５年５月となっているのは不合理である。」イ　しかしながら、前記引用に係る原判決別紙第２の１の事実（以下「基礎となる事実」という。）、第４の１の事実（以下「基本的な事実経過」という。）に証拠（乙13ないし15、24、25及び後掲の各証拠）を総合すると、以下の事実が認められる。
ａ　被控訴人は、①　平成元年にウシオ電機が旧発明の実施品を製品化したころ、その購入者である日本電気基礎研究所の【Ｆ】所長から、有機金属化合物ガスを使って金属薄膜ができるかと質問を受け、また、②　平成３年６月に松下電子工業株式会社京都研究所にウシオ電機製品を納品した時に、同研究所の【Ｇ】研究員から、特定の試薬について有機金属化合物を使用して金属薄膜を作製するための放電条件について質問を受けたことから、有機金属ガスからの金属薄膜作製法開発の着想を得た。このうち②について、被控訴人がヘキサメチルジシロキサンを材料として、ウシオ電機製品を使って簡単な実験をしたところ、汚い膜ではあるが一応理論的にはできると思われたので、その旨畑研究員に回答し（乙11）、さらに研究を進めようとしたが、ウシオ電機が採算性の点からウシオ電機製品（旧発明実施品）の製造中止を検討していたこともあり、研究は思うように進まなかった。そのうち、基本的な事実経過(1)（原判決別紙６頁）記載のとおり、ウシオ電機は平成４年３月末に上記製品の製造、販売を中止し、それに伴い被控訴人も同社の技術顧問を辞した。
ｂ　もっとも、基本的な事実経過(2)（原判決別紙６頁）のとおり、被控訴人は、昭和６１年から東京慈恵会医科大学（以下「慈恵医大」という。）に非常勤講師として勤務していたので、ウシオ電機技術顧問を辞した平成４年４月以後も、同大学医科学研究所において研究を続けることにした。しかし、従来から同大学にあったプラズマ重合膜レプリカ作成装置は、初期の試作品で性能が悪く、十分な実験ができなかったので、被控訴人は、研究継続のために、ウシオ電機から慈恵医大に、期間１年の約束で、ウシオ電機製品の貸出しを受けた。ウシオ電機製品は平成４年４月６日に慈恵医大に届いたが、真空状態のセットや試運転等に一週間を要し、正式に慈恵医大からウシオ電機宛の借用書（乙１の２）が出されたのは同月１５日であった。
ｃ　被控訴人は、同月１３日から１６日にかけて実験を行い、試行錯誤を繰り返して、オスミウム金属の薄膜を得ることができた。この過程で困難だったのは、四酸化オスミウム結晶の真空昇華量増加に伴う過放電の抑制であり、オスミウム結晶を凍結冷却して昇華を抑える必要があった。そうして、何度か失敗を繰り返した後、ようやく同月１６日に均一なオスミウム薄膜ができたので、かねて被控訴人の研究に理解を示していた同大学の【Ｈ】助教授に見せたところ、【Ｈ】助教授は被控訴人の成功を喜んでくれた（乙20の１ないし４）。ｄ　被控訴人は、同月１７日、薄膜を分離できるようにしてＴＥＭ（透過型電子顕微鏡）で検鏡したところ、良好な結果が得られた。さらに、同月２０日から２３日にかけて、ＳＥＭ用の試料を作製し、慈恵医大の電子顕微鏡専任担当者であった【Ｉ】にＳＥＭの操作を依頼して検鏡したところ、その結果も良好であった。
ｅ　また、被控訴人は、四酸化オスミウム以外の有機化合物、すなわちヘキサメチルジシロキサン、テトラメチルシランについても同様の実験を重ねていった（乙20の５。ちなみにこれらの化合物から抽出される元素は珪素であるが、一般に珪素は金属の範疇には含まれないと考えられている。したがって、これらを金属化合物と称するのは正確でないと思われる。）。
ｆ　この時点で更に検討する必要があった事項は、①膜厚を薄くするための諸条件の調整、②薄膜の酸化の有無を検証するための時間を置いた元素分析、③オスミウムを使用する際の安全対策（毒性のある四酸化オスミウムの結晶粒の封入方法）であった。これらのうち、①、③については同年５月６日に得た着想によってほぼ解決し、②については同年９月に東京工業大学の【Ｊ】教授に元素測定（ＥＳＣＡ）をしてもらって良好な結果を得た。また、同じころに①について筑波物質研究所の【Ｋ】教授に膜厚を測定してもらって、膜厚の調整について誤差数パーセントまで追い込むことが可能となった。
ｇ　被控訴人は、同年４月の時点で本件発明を一応完成させたと考えていたが、学会発表をするなら、追試も行い、細部も詰めた上で充実した内容のものとしたいと考えたため、すぐには発表はせず、更に慈恵医大で研究を重ねることとした。もっとも、同年６月１８日から８月３日まではウシオ電機製品を控訴人に貸し出したので、研究をすることはできなかった。
ｈ　そして、発表用の研究資料を整えた被控訴人は、基本的な事実経過(4)、(5)記載のとおり、平成５年３月末頃、本件発明についての講演を行い、同年５月２４日に本件発明について特許出願をした。
以上で認定した本件発明の開発経過からすれば、被控訴人は、本件技術顧問契約を締結する前に、本件発明の基本的な部分の開発を終えていたものと認められ、その後に残された課題を解決する過程においても、特段控訴人の技術者と協議・連繋したことは窺われず、慈恵医大の研究室での研究をベースに、被控訴人の個人的な知己を頼って元素測定等の試験を行う等して本件発明を完成させたものであって、本件発明は、控訴人の技術顧問としての立場を離れて、一研究者としての立場でなされたものであるとみるのが相当であり、したがって、控訴人が主張するように、本件技術顧問契約を履行する過程でなされた発明であるということは困難である。
ウ　そしてまた、基本的な事実経過で認定したところによれば、次の諸点を指摘することができる。
ａ　もともと本件技術顧問契約は、旧発明の実施品を製品化するに当たって、被控訴人が控訴人に技術指導をすることを主眼として締結されたものであるところ、前記(1)で検討した本件発明と旧発明との関係をも併せ考えると、本件発明が旧発明の実施品の製品化の過程で生み出されていくことが自然の成り行きとはいえない。


ｂ　本件発明に係る金属薄膜の堆積法の原理を開発したのは被控訴人であり、控訴人側はそれを使った製品化の過程に携わったにすぎない。すなわち、最初にプラズマ製膜装置ＮＬ型に本件発明の機能が付加されるに至ったのも、被控訴人が発注者である【Ｄ】教授と仕様を打ち合わせる中で決定したものであり、その設計図も被控訴人が作成したものである（その後のオスミウム・プラズマコーターの開発もすべて被控訴人の発案に係るものである。）。
ｃ　被控訴人が、本件発明の過程について、きっかけ、実験経過、各時点での完成度と残された課題、課題が克服された過程、協力者の存在等、極めて具体的に述べているのに対し、控訴人代表者は、本件発明自体の開発過程について何ら具体的に述べるところがない（当審で提出された控訴人技術部【Ｌ】課長の陳述書（甲33の１）も、旧発明及び本件発明の製品化段階における経緯の陳述に終始したものにすぎない。）。これらからすれば、本件発明の技術思想は、控訴人における製品開発に被控訴人が技術顧問として関与する過程で開発されていったものというよりは、製品開発の際に、被控訴人から控訴人に対し、完成された形で持ち込まれたものと考えるのが相当である。
ｄ　さらに、開発時期の点を検討すると、基本的な事実経過(3)で認定したとおり、被控訴人がプラズマ製膜装置ＮＬ型の設計図を控訴人に交付したのは平成４年９月ころである（発注者である【Ｄ】教授との仕様の打ち合わせ及びそれに基づく設計はそれ以前であると考えられる。）が、この時点ではまだ控訴人のプラズマ製膜装置は製品化されておらず、また、被控訴人がウシオ電機から貸出しを受けた装置は同年６月１８日から同年８月３日までの間、プラズマ製膜装置を製作する参考に控訴人に貸し出されていたのであるから、被控訴人は、この貸出し時（同年６月１８日）までには本件発明をほぼ完成させていたと考えられる。これに、被控訴人が同年４月１５日付けでわざわざウシオ電機から慈恵医大に旧発明の実施品の貸出しを受けていることを併せ考えれば、同年４月１５日から同年６月１８日の間に被控訴人による本件発明の開発がなされたものと推認するのが合理的である。エ　以上に対する控訴人の主張について検討する。
ａ　本件技術顧問契約を締結する時点で、本件発明に関する話が何ら被控訴人から出されなかったことは控訴人指摘のとおりであるが（基本的な事実経過(2)）、平成４年５月の時点では、本件発明について更に検討を要する課題もいくつか残されていたこと、控訴人と本件技術顧問契約を締結したとはいっても、被控訴人が控訴人代表者と面識を得てから未だ日が浅く、信頼関係もさほど築かれていなかったこと、本件技術顧問契約の対象はあくまで旧発明の実施品の開発に関する指導であり、本件発明の内容について被控訴人の側からあえて言及する必要もないことからすれば、本件発明に関し学会に発表していない段階で控訴人に口外することを控えた旨の被控訴人の供述は、それなりに首肯できるものである。ｂ　控訴人代表者は、前記アのとおり、控訴人代表者が被控訴人に対して、ＳＥＭ用の試料の導電性薄膜が実現できないかと持ちかけたところ、被控訴人は、それはまだやっていないけれども是非考えておきましょう、早い機会にそういう実験もしたいと返事をしたにすぎなかったと供述（陳述）する。しかし、控訴人代表者がこのような提案を被控訴人にしたか否かについては争いがあり、控訴人代表者の供述又は陳述書以外に裏付けとなる証拠はない（前記控訴人の【Ｌ】課長の陳述書（甲33の１）でも極めて抽象的に指摘されているにすぎない。）。また、控訴人代表者がこの発言をしたとされる時期も必ずしも明確でないものの、甲28によると、平成４年５月２２日に被控訴人と本件技術顧問契約を結んだ後、旧発明の実施品の製作と営業を行う中において発言されたとする趣旨と解されるところ、前記ウｄの本件発明に関する開発時期の点、すなわち被控訴人が本件発明を平成４年６月１８日には一応完成させていたと推認されることからして、被控訴人が控訴人代表者のこの発言に触発されて初めて本件発明の開発に取りかかったとは到底考えられない。
したがって、控訴人代表者の前記供述（陳述）は採用することができない。
ｃ　控訴人代表者は、被控訴人が平成４年４月の時点で本件発明を完成させていたならば、それから１年以上も後に特許出願がなされたのは不合理であると述べる。
しかし、被控訴人は、学会発表のために遅くとも平成５年１月初旬には講演予稿を提出しているところ（基本的な事実経過(4)）、オスミウム薄膜の酸化の有無の検証と薄膜の厚さの測定ができたのは平成４年９月ころだというのであるから、講演に必要な顕微鏡撮影映像の準備なども含めれば、学会発表までの間にある程度の時間を要したことも首肯できるところである。また、講演予稿に基づいて学会発表をした場合には、新規性喪失の例外が認められるから（特許法３０条１項）、学者である被控訴人が学会発表を優先したことは当然とも考えられる。したがって、控訴人代表者が指摘する本件発明の完成と特許出願との時間的離隔の点も不合理とはいえない。
ｄ　控訴人代表者は、本件発明が控訴人の製品開発が進められる中で登場し、控訴人製品に組み込まれていったものである根拠として、オスミウム・プラズマコーターについての売上協力費が被控訴人に支払われている点（基本的な事実経過(7)）を指摘する。
しかし、前記のとおり、本件発明の技術思想は、被控訴人によって開発され、控訴人製品に導入されていったとみられるのであり、各製品の開発に当たって被控訴人が技術顧問として関与したとはいえても、本件発明自体の開発が技術顧問としての立場でなされたとみることはできない。また、被控訴人がオスミウム・プラズマコーターについても売上協力費を受け取っていることは、本件技術顧問契約が当初に念頭に置いていたことと同じく、製品開発に当たっての技術指導に対する対価として考えることができ、しかも、控訴人は、オスミウム・プラズマコーターについては控訴人特許を取得しているのであり、被控訴人も、製品化したのは控訴人であるからとして、控訴人が控訴人特許権を有することについては肯認しているのであるから、被控訴人がオスミウム・プラズマコーターについての売上協力費を控訴人から受け取っていることは、本件発明が被控訴人独自のものとする見解と矛盾するものではない。
ｅ　控訴人は、本件技術顧問契約締結の時点では、本件発明は完成していなかったと主張する。


主文
１　原判決中被控訴人の反訴請求を認容した部分（主文第１項）を取り消し，取消に係る部分の反訴請求を棄却する。
２　控訴人のその余の控訴を棄却する。
３　控訴人の当審における予備的請求に基づき，被控訴人は，控訴人に対し，２００万円及びこれに対する平成１３年８月２９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
４　控訴人のその余の予備的請求を棄却する。
５　訴訟費用は，第１，２審の本訴，反訴を通じて２分し，その１を控訴人の，その余を被控訴人の負担とする。
６　この判決の第３項は仮に執行することができる。
事実及び理由
第１　当事者の求める裁判
１　控訴人
(1)　原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
(2)（主位的請求）
被控訴人は，控訴人に対し，１５２１万４３０２円及び内金１０００万円に対する平成１０年１０月１日から，内金５２１万４３０２円に対する平成１１年６月２０日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
（当審における予備的請求）
被控訴人は，控訴人に対し，２００万円及びこれに対する平成８年５月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(3)　被控訴人の反訴請求を棄却する。
(4)　訴訟費用は第１，２審とも被控訴人の負担とする。(5)　(2)について仮執行の宣言。
２　被控訴人
本件控訴及び予備的請求を棄却する。
第２　事案の概要
１　事案の概要は，次のとおり付け加えるほかは，原判決「事実及び理由」中の「第二　事案の概要」に記載のとおりであるから，これを引用する（ただし，引用中の「競争馬」をいずれも「競走馬」に改める。）。
２　原判決書の補正
(1)　原判決書４頁８行目の「ヤルフリアル」を「ヤマフリアル」に改める。(2)　同頁９行目の「原告は、」を削り，同行目の「本件競争馬を」を「本件競走馬は」に，同頁１０行目の「入厩させ」を「入厩し」に，同頁１１行目の「登録する手続をした」を「登録された」にそれぞれ改める。(3)　同５頁４～５行目の「ゲート審査に合格できず」を削り，同頁５行目の「日本中央競馬会は」を「日本中央競馬会から」に，同頁６行目の「抹消する手続をした」を「抹消された」にそれぞれ改める。
(4)　同６頁３行目の「売却したものであり、」から同頁６行目の「ものであった。」までを「売却した。しかし，本件競走馬は，その性格上ゲートインができず，競走馬としての資質を欠いていた。」に改める。
(5)　同頁７行目の「意志表示」を「意思表示」に，同頁１０行目の「本訴送達」を「本件訴状送達」にそれぞれ改める。
(6)　同７頁３行目の「ず、本件売買契約」から同頁６行目の「できなかったもので、」までを「ない。しかし，本件競走馬は，その性格上ゲートインができなかったもので，本件売買契約当時，競走馬としての資質を欠いていた。」に改める。(7)　同７頁９行目の「原告は、」の次に「平成８年５月１５日ころ，被控訴人に対し，」を加え，同頁１０行目の「意志表示」を「意思表示」に改める。(8)　同８頁４行目の「次の費用の」を「次の費用を」に改め，同９頁５行目の次に改行して「控訴人は，平成１１年６月１１日の原審口頭弁論期日において，被控訴人に対し，控訴人が支払った費用等を支払うよう請求した。」を，同頁９行目の「これに対する」の次に「請求した日の後である」をそれぞれ加える。(9)　同１２頁１行目の「預りこれを」の次に「それ以降控訴人のために」を加える。
(10)　同１５頁６行目の次に改行して，「本件競走馬の繁殖用牝馬としての価格は２００万円程度であったから，廃馬とするか，その価格で被控訴人が買い取るべきであって，本件競走馬の価格をはるかに超える飼育料を要する管理は，控訴人にとって利益にならないし，控訴人の意思に反するものである。被控訴人は，自己の馬にする認識で控訴人に連絡することなく勝手に種付けをし，産駒を売却したのであって，控訴人のためにしたのではない。」を加える。
３　当審における控訴人の予備的主張
(1)　控訴人は，本訴の請求原因のとおり，本件競走馬の欠陥が判明したのち本件売買契約の解消を主張し，被控訴人に代金の返還を請求し続けた。被控訴人は，代金の返還請求には応じなかったが，本件競走馬を引き取り，控訴人に連絡せずに繁殖用牝馬として，独自に種付けを続けた上，生産馬を売却している。そして，被控訴人は，繁殖用牝馬とする場合の価格を設定して（２００万円という。），同じような馬と交換するつもりであった。現に，被控訴人は，数頭の代替馬の写真を送付しているし，本件競走馬の飼育料は本件の反訴提起まで一切請求していない。このような経緯からすると，本件競走馬が被控訴人に返還された平成８年５月１５日に，控訴人と被控訴人との間で，少なくとも本件競走馬の所有権を被控訴人に返還する限度で双方の意思が合致し，その効果が生じたものというべきである。(2)　本件競走馬の平成８年５月１５日ころの繁殖用牝馬としての価格は２００万円くらいであったから，被控訴人は同額を利得し，控訴人は少なくとも同額の損害を被った。
(3)　よって，控訴人は，被控訴人に対し，不当利得返還請求権に基づき，２００万円及びこれに対する平成８年５月１６日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。
第３　当裁判所の判断
１　引用にかかる争いのない事実と証拠（甲１ないし２９，乙１ないし５，７ないし１２（各枝番を含む。），証人K，同F，控訴人本人，被控訴人本人）及び弁論の全趣旨によると，次の事実を認めることができる。
(1)　被控訴人は，北海道で牧場を経営し，競走馬の生産，育成をしている。控訴人は，昭和２２年ころからO証券株式会社の社長を務め，約２５年前にO商事株式会社を設立し，その代表取締役の地位にある。


(2)　控訴人は，約３０年前に，競走馬を７，８頭所有し，調教のために預託し，競馬に出走させて賞金を得ていたことがあった。その後は競走馬の購入をやめていたが，平成６年ころ，再び馬主登録をし，知人のFの紹介で被控訴人から競走馬を購入することとした。
(3)　控訴人は，３頭の子馬の写真を見て，その中から，本件競走馬を選んだ。本件競走馬は，父馬ダンスホール，母馬ヤマフリアルの間に生まれた明２歳馬（平成５年４月９日出生）で，母馬ヤマフリアルは，エリザベス女王杯で２着に入賞した経歴を持っていた。
(4)　控訴人は，被控訴人との間で，平成６年１１月２８日，本件競争馬を１０００万円で売買する契約（本件売買契約）を締結した。明２歳の未調教馬の段階では競走馬としての資質や適格性があるかどうかは専門家にも判断できない。そこで，売買代金は，普通，血統種別に重きをおいて決められるものであり，本件競走馬についても同様であった（控訴人は契約前に本件競走馬を見てもいない。）。本件売買契約書（乙１）には，おおむね次のとおりの記載がある。
①　売買代金１０００万円（消費税込み）
代金支払日　平成６年１１月２８日
②　本契約馬が，天災地異及び不慮又は不可抗力の事故などによって，著しくその価値を減少した場合には，売主は誠意を以て之を善処する様努力するものとする。
③　本契約馬については，獣医師の証明した健康証明書又は之に準ずる書類を添付し，又特に損懲悪癖は予め明確にするものとする。④　本契約馬の所有権は引渡日を以て買主に移転するものとし，その引渡日は平成６年１１月３０日とする。
⑤　本契約馬の引渡し後，引き続いて売主に於いて，飼育・育成する場合，売主の育成預託契約に準拠するか，又は新たに育成預託契約を締結して毎月買主が之を支払うものとする。
⑥　本契約に定めなき事項については商法，民法又は通常の商習慣に基づき両者良識を以て協議し善処するものとする。
(5)　控訴人は，翌日，被控訴人に，売買代金１０００万円を支払い，同月３０日，本件競走馬は被控訴人から控訴人に引き渡され，所有権が移転した。(6)　本件競走馬は，出生後平成６年１１月３０日まで被控訴人の経営する牧場で育成されていたが，同日以後も，被控訴人は，控訴人との間で預託契約を締結して，引き続き，本件競走馬を育成していた。
本件競走馬は，被控訴人の牧場で競走馬になるための初歩の訓練を受けていたが，本件売買契約締結当時，すでに人を乗せることはできるようになっていた。そして，翌年以降の訓練の結果，人を乗せて走ることができるようになっていた。被控訴人の牧場の厩舎から訓練のための走路への入口には，訓練用のゲートがあった。本件競走馬は，訓練の都度，このゲートを通過していたが，ゲートを通過することを拒んだことはなかったし，特に訓練に支障は認められなかった。(7)　控訴人は，平成７年夏ころ，被控訴人の牧場を訪れて初めて本件競走馬を見た。その際，被控訴人から本件競走馬の調教はＫ調教師に任せる旨聞かされて，了承した。Ｋ調教師は，昭和３９年から平成１１年２月末まで競走馬の調教師として数多くの競走馬を調教してきたベテランの調教師であった。(8)　被控訴人は，Ｋ調教師からの指示で，平成７年１２月４日，本件競走馬を，三重県内の育成牧場（有限会社Ｍ）に搬送した。本件競走馬はそこで騎手を乗せて駆け足をする程度の軽い調教を受けながら，Ｋ調教師の厩舎の空きがでるまで待機した。
(9)　平成８年３月２８日，本件競走馬は，Ｋ調教師の厩舎に入厩した。同月２９日，本件競走馬は，控訴人がいくつか候補に上げた名前の中から選ばれたマルワイプリンセス号という馬名で日本中央競馬会に競走馬として登録された。(10)　その後，本件競走馬は，Ｋ調教師の下で調教を受け始めた。競走馬の調教は，速歩，駆け足，ゲートの練習，スタートの練習の順で進められる。本件競走馬の調教は，当初は順調に進んでいた。しかし，同年４月ころ，ゲートインの訓練を始めたところ，本件競走馬は，ゲートに近づくことを拒み，ゲートに入れようとすると暴れて騎乗者を振り落とすなどし，そのため騎乗者が負傷するという事故が起こった。さらに集中的にゲートインの訓練を続けたが，本件競走馬は，ゲートインしようとすると立ち上がり，ゲートインを拒む状況はさらに悪化した。そのほかにも運動中に後退する癖があった。そのため，Ｋ調教師は，これ以上訓練しても，本件競走馬をゲートインできるように訓練することは不可能であると考え，同年４月中旬ころ，本件競走馬は競走馬としては不適格である旨控訴人に電話で連絡した。
(11)　控訴人は，Ｋ調教師から，上記連絡を受けて，Ｋ調教師の厩舎を訪れＫ調教師から説明を受けたが納得がいかず，経過や不適格となった理由を書面で説明するよう求めた。Ｋ調教師から控訴人に対し，同年４月２５日付けで，本件競走馬がＫ調教師の厩舎に入厩した日や馬名登録日，馬名発表日，本件競走馬がスタート練習のときに，突然立ち上がって騎乗者が負傷したことや，その後も立ち上がったり，後退する癖があるため，競走馬としては不適切であると判断した旨記載された手紙が届いた。そして，Ｋ調教師から，本件競走馬を廃馬にするか，被控訴人の下に返して繁殖馬にするしかないと言われた。控訴人は，本件競走馬を被控訴人に返して善処してほしい旨話した。
(12)　Ｋ調教師は，平成８年５月１５日，本件競走馬を被控訴人の牧場に搬送した。その際，被控訴人は，Ｋ調教師から，本件競走馬がゲートインできないため競走馬として不適格である，とりあえず被控訴人に返すが今後は控訴人と相談してほしい，繁殖用牝馬にしたらよいなどと言われた。
本件競走馬は，同年５月１８日，日本中央競馬会から，競走馬としては不適格であるとして，登録を抹消された。


(13)　被控訴人は，その後間もなく，控訴人に対し，本件競走馬を繁殖用牝馬にして，生まれた子馬を１頭返したいので，種付けをしたい旨連絡した。しかし，控訴人は，産駒１頭返しの方法による清算を断った。さらに，被控訴人は他の馬と交換するとも申し入れた。被控訴人は，繁殖用牝馬としての本件競走馬の価値（２００万円程度と評価した。）に相当する子馬又はその他の馬を返そうとしたものである。控訴人は，これも断り，金銭的な清算をするよう要求した。(14)　控訴人は，平成６年１２月から平成７年１２月４日までの被控訴人に対する本件競走馬の預託料等合計３７８万１９２０円を被控訴人に支払い，被控訴人の牧場からＭホーストレーニングセンターへの搬送料１３万０２９５円と登録料１０万５９６７円をＫ調教師に支払い，Ｍホーストレーニングセンターに対する平成７年１２月５日から平成８年３月２８日までの預託料合計２３万８１３６円を支払っていた。しかし，本件競走馬が被控訴人に引き取られた平成８年５月１５日以降の分は支払わなかった。被控訴人も，本件訴訟において，平成１１年６月１１日に反訴を提起するまで，控訴人に対し，平成８年５月１５日以降の本件競走馬等の預託料等（次に見る種付料を含む。）の請求をしなかった。(15)　被控訴人は，前記のとおり，平成８年５月１５日に本件競走馬を引き取った。そして，控訴人の正式な了解を得ずに，種付けを行った。その後も，控訴人に知らせずに毎年種付けを行い，子馬が出生している。その状況は以下のとおりである。
①　被控訴人は，平成８年５月３１日，種馬（馬名ホワイトストーン号）の種付料２０万円を支払い，本件競走馬に種付けをした。本件競走馬は，平成９年４月１６日，雌馬（マルワイプリンセスのⅠ）を出産した。被控訴人は，平成１０年８月１５日，控訴人の了解を得ることなく，子馬を２１０万円で他に売り渡した。この代金は被控訴人が取得している。②　被控訴人は，平成９年，種馬（馬名テンビー号）の種付料２００万円を支払い，本件競走馬に種付けをした。
本件競走馬は，平成１０年３月ころ，子馬を出産した（平成１１年７月頃の売買見込額は２００万円）。
③　被控訴人は，平成１０年，種馬（馬名マチカネタンホイザ）の種付料１０万円を支払い，本件競走馬に種付けをした。
本件競走馬は，平成１１年３月２４日ころ，子馬を出産した（同様の売買見込額は２５０万円）。
④　被控訴人は，平成１１年，種馬（馬名オフサイドトラップ）の種付けをした。
(16)　控訴人は，平成１０年６月ころ，被控訴人に対し，書面により，本件競走馬の売買代金１０００万円の返還を求めた。被控訴人からは，売買代金の返還はできないが，本件競走馬の子馬か，他の被控訴人の馬を提供する旨の提案があったが，話し合いはつかなかった。そこで，控訴人は，平成１０年９月１８日，本件訴えを提起した。
２(1)　控訴人の錯誤，瑕疵担保責任の主張について控訴人は，本件売買契約は中央競馬で出走できる競走馬の売買であるところ，本件競走馬は，競走馬として必要なゲートインをする資質を欠いていたので，本件売買契約は錯誤により無効であり，又は隠れたる瑕疵があったため売買の目的を達しないので解除した旨主張するので，検討する。
本件売買契約は，明２歳の未調教馬の売買であり，実際に競走馬としての資質や適格性があるか否かが分からない段階で，血統種別によって代金額を決めて売買するという取引である。そして，このような売買契約は，売買の目的物である子馬が将来競走馬として優れた成績を上げて買主に多額の利益をもたらすことがある反面，競走馬としての資質や適格性を欠き，競走馬としての活躍ができず買主に損失を与えることもあり得るものであって，危険を含んだ取引であるというべきである。しかも，このような資質や適格性の中には，売買契約後の長い飼育及び調教の期間を経てはじめて判明するものもあるし，判明した悪い資質等（特に本件で問題とされているような悪癖と呼ばれる類のもの）については，これが契約時に潜在したものの発現であるかどうか決められないものも少なくないと思われる。このようなことに鑑みると，明２歳程度の馬の売買で長期間経過後にはじめて判明するような悪癖については，特別の事情のない限り，売主，買主の双方ともに，そのようなことがあり得ることを当然の前提として売買するものと推認するのが相当である。証人Ｋ，同Ｆの各証言及び被控訴人本人尋問の結果は，この認定に沿うものであり，これを覆すに足りる証拠はない。そして，前記の控訴人の経歴に照らすと，控訴人はこの危険性を十分認識した上で，本件売買をしたものと認めるのが相当である。


ところで，前記認定によると，本件競走馬は，本件売買契約から１年５か月ほど後に，本格的調教が始まった段階で，ゲートインを嫌うことが判明し，調教し切れなかったため，調教師から競走馬として不適格であると判断され，競走馬として出走できなかったものであるが，ゲートインの忌避には，その馬の生来の性格のほか，調教，環境そのほか種々の原因が考えられる。ゲートインができ，日本中央競馬会の行う競馬に参加して優れた成績を収めている競走馬であっても，突如ゲートインができなくなって出走できなくなり，出走停止にされたり，再調教でも改善されず登録抹消を余儀なくされる例もある。明２歳の馬の場合には，未だ競走馬としてゲートインなどの調教をしていないため，将来ゲートインができないか否かなど競走馬としての資質や適格性を予測することは，この意味からも通常困難であると認められるのである（以上について乙１２，証人Ｋ，同Ｆ，被控訴人本人，弁論の全趣旨）。前記のとおり，本件売買契約上損懲悪癖を予め明確にすることが売主に義務づけられているが，本件競走馬は，本件売買契約締結当時，ゲートインができないような兆候や，競走馬としての資質，適格性を欠くことを窺わせるような事情は認められなかったから，被控訴人にこの点についての義務違反があったとは認められない。そもそも，本件競走馬がゲートインができなくなった原因自体これを解明するに足りる的確な証拠もないから，本件売買契約締結当時からその原因があったとも認められない。仮に，ゲートインができない原因が本件競走馬の生来の資質にあったとしても，本件売買契約が前記のようなものである以上，売買契約の意思表示に要素の錯誤があったとも，隠れたる瑕疵があったとも認められない。よって，この点についての控訴人の主張は理由がない。(2)　次に，被控訴人は控訴人のために本件競走馬や本件競走馬が生んだ子馬を管理していると主張して，事務管理費用の支払を請求する。しかし，次に認定するとおり，被控訴人は，本件競走馬を引き取った後は，これを自己所有のものとして管理したと認めるのが相当である。したがって，その余の点を判断するまでもなく，被控訴人の請求は理由がない。
(3)　控訴人の予備的請求（不当利得）について
前記認定によると，被控訴人は，平成８年５月１５日に本件競走馬を引き取り，控訴人から代金の返還又は金銭的解決の請求がされた後，控訴人の正式な了解を得ないで，本件競走馬を繁殖用牝馬に転用し，以後も控訴人にはまったく連絡等することなく，毎年本件競走馬に種付けをし，生まれた子馬を売却している。その後，本件訴訟において反訴請求をするまで，被控訴人が控訴人に預託料等を請求したこともない。また，被控訴人は，金銭的解決は拒絶したが，繁殖馬としての本件競走馬の価値に相当するものとして，生まれた子馬又は他の馬を提供することを申し出ていた。他方，控訴人は，被控訴人が本件競走馬を引き取った後，一貫して金銭的解決を要求し続けている。そして，この間，双方ともに，控訴人が本件競走馬を再び引き取るようなことは全く念頭になかった（双方本人尋問の結果により明らかである。）。以上によると，控訴人と被控訴人は，平成８年５月１５日の後間もなくしてから，本件売買について，控訴人が被控訴人に本件競走馬の所有権を返還し，ただしこれに伴う清算方法は別途協議する趣旨の黙示ではあるが確定的な合意をしたものと認めるのが相当である。ところが，清算方法だけは協議ができず，合意が成立する可能性はない。そうすると，他に特段の事情のない限り，控訴人は本件競走馬の所有権を失い，被控訴人はこれを取得するという損失と利得が生じたが，これに伴う所期の清算が不可能であったため，被控訴人は，法律上の原因なく本件競走馬の価値と同額の利得を得たと認めるのが相当である。本件競走馬の価格は２００万円と認められる。
よって，控訴人の予備的請求は理由がある（ただし，遅延損害金は，予備的請求がされたことが当審審理の経過から明らかである平成１３年８月２８日の翌日である同月２９日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による金員請求に限り，認められる。）。
３　よって，原判決中控訴人の主位的請求を棄却した部分は相当であり，同部分に対する本件控訴は理由がないが，反訴請求を一部認容した部分は相当でないから，これを取り消して，当該部分の請求を棄却することとする。控訴人の予備的請求は，２００万円及びこれに対する平成１３年８月２９日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから，認容し，その余は理由がないから，棄却すべきである。そこで，訴訟費用の負担について民訴法６７条，６１条，６４条を，仮執行の宣言について同法２５９条を適用して，主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第６民事部
裁判長裁判官　　加　　　藤　　　　英　　　継
裁判官　　小　　見　　山　　　　　　進
裁判官　　大　　　竹　　　　優　　　子


平成１８年７月２７日判決言渡同日原本交付裁判所書記官平成１７年(ワ)第３０３７号特許権侵害差止請求権不存在確認等請求事件
口頭弁論終結日平成１８年５月２３日
判決
原告株式会社システックキョーワ
訴訟代理人弁護士辰巳和男
高瀬久美子
訴訟代理人弁理士高田   修治
補佐人弁理士奥村   文雄
被告Ｐ
訴訟代理人弁護士山元眞士
主文
１被告が，意匠登録番号第１０６５５３９号（同号類似の１が合体したもの），，，の意匠権に基づき原告に対し別紙物件目録第１記載の製品を使用し   販売し譲渡の申出をする行為を差し止める権利を有しないことを確認する。２被告が，特許番号第３６５０９５５号の特許権に基づき，原告に対し別紙物件目録第２記載の製品を製造し，使用し，販売し，譲渡の申出をする行為を差し止める権利を有しないことを確認する。
３被告が，伊丹簡易裁判所平成１５年(ノ)第８１号事件について平成１６年２月１７日に成立した調停の調停調書の調停条項２項に基づき締結された開き戸の地震時ロック装置の実施許諾契約に基づき，原告に対し別紙物件目録第２記載の製品を製造し，使用し，販売し，譲渡の申出をする行為を差し止める権利を有しないことを確認する。
４訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
主文同旨
第２請求の趣旨に対する答弁
１本案前の答弁
本件訴えを却下する。
２本案の答弁
原告の請求をいずれも棄却する。
第３事案の概要
本件は，別紙物件目録第１記載の製品（以下「原告製品１」という）を販。売しており，別紙物件目録第２記載の製品（以下「原告製品２」といい，原告製品１と併せて「原告製品」という）を製造販売している原告が，被告に対。し，原告製品１の販売行為等について被告が後記意匠権に基づく差止請求権を有しないことの確認を求めるとともに，原告製品２の製造販売行為等について被告が後記特許権及び後記調停条項によって締結された実施許諾契約に基づく各差止請求権を有しないことの確認を求めている事案である。これに対し，被告は，意匠権及び特許権に基づく差止請求権不存在確認請求につき確認の利益の不存在を，実施許諾契約に基づく差止請求権不存在確認請求につき管轄の不存在を理由に両請求に係る本件訴えの却下を求めるとともに，予備的に本案について，原告が原告製品１を販売し後記意匠権を侵害するおそれがあること，原告製品２の製造販売行為は被告の有する後記特許権の間接侵害（特許法１０１条１号，２号）に当たり，あるいは後記調停条項によって締結された実施許諾契約に基づく差止請求権を有することを理由として，原告の請求を争っている。
（。）１争いのない事実等末尾に証拠の掲記のない事実は当事者間に争いがない
()被告の有する意匠権1
ア被告は，意匠に係る物品を「自動錠の本体側金具」とする次の意匠権を有している。
(ア)意匠登録番号第１０６５５３９号（以下「本件意匠権」という）。(イ)前同号の類似の１（以下「本件類似意匠権」という）。イ原告が製造販売する原告製品１に係る意匠は，被告の有するア(ア)記載の意匠権に係る意匠と類似する（甲６の１，１８。）
()被告の有する特許権2
ア被告は，下記特許権を有している（以下「本件特許権」と，その特許を「本件特許」といい，その請求項１ないし４に係る発明を「本件発明１」ないし「本件発明４」といい，これらを総称して「本件発明」という。その平成１５年１０月２６日提出の手続補正による訂正後の明細書を「本件明細書」という。甲２０，３４。）
特許番号第３６５０９５５号
発明の名称地震時ロック方法及び地震対策付き棚
出願日平成１１年３月１８日（特願平１１－１１６９８８）公開日平成１２年９月２６日（特開２０００－２６２３４３）
登録日平成１７年３月４日
特許請求の範囲
【請求項１】地震時に扉等がばたつくロック状態となるロック方法において棚本体側に取り付けられた装置本体の扉等が閉じられた状態からわずかに開かれるまで当たらない係止体が地震時に扉等の開く動きを許容しない状態になり，前記係止体は扉等の戻る動きとは独立し扉等の戻る動きで解除されず地震時に扉等の開く動きを許容しない状態を保持し，地震のゆれがなくなることにより扉等の戻る動きと関係なく前記係止体は扉等の開く動きを許容して動き可能な状態になる扉等の地震時ロック方法【請求項２】請求項１の地震時ロック方法を用いた地震対策付き開き戸【請求項３】請求項１の地震時ロック方法を用いた地震対策付き引き出し【請求項４】請求項１の地震時ロック方法を用いた地震対策付き棚イ本件発明は，次の構成要件に分説するのが相当である。
【請求項１】
Ａ地震時に扉等がばたつくロック状態となるロック方法においてＢ棚本体側に取り付けられた装置本体の扉等が閉じられた状態からわずかに開かれるまで当たらない係止体が地震時に扉等の開く動きを許容し
ない状態になり，
Ｃ前記係止体は扉等の戻る動きとは独立し扉等の戻る動きで解除されず
地震時に扉等の開く動きを許容しない状態を保持し，
Ｄ地震のゆれがなくなることにより扉等の戻る動きと関係なく前記係止
体は扉等の開く動きを許容して動き可能な状態になる
Ｅ扉等の地震時ロック方法
【請求項２】
Ｆ請求項１の地震時ロック方法を用いた地震対策付き開き戸
【請求項３】
Ｇ請求項１の地震時ロック方法を用いた地震対策付き引き出し
【請求項４】
Ｈ請求項１の地震時ロック方法を用いた地震対策付き棚
()原告製品２の構成3
原告製品２は，別紙物件目録第２記載の構成を備えており，かつ本件発明の構成要件Ｅを充足する。
原告は，原告製品２を台所用棚等のメーカーに対して販売しており，取引先が同製品をばね付き蝶番のついた棚の生産に用いることを知っている。
()本件実施許諾契約等の締結4
ア原告と被告は，平成１０年１２月２５日「開き戸の地震時ロック装置，の実施許諾契約書（乙１）に基づき，開き戸の地震時ロック装置に関す」る実施許諾契約を締結した（以下「本件実施許諾契約」という。。）また，同日「実施許諾契約に関する覚え書き」と題する書面による契，約を締結した。


イ原告と被告は，平成１１年９月１８日「開き戸の地震時ロック装置の，実施許諾契約のうち実施料支払いに関して以下の覚書をする」として，。以下の内容の「実施許諾契約に関する覚書（以下「本件覚書」という。」甲２２）による契約を締結した。
「１．製品名
①感知式ラッチＫＳＬ－１（判決注・原告製品１を指す   ）。②耐震ロック－２ＫＳＬ－２（判決注・原告製品２を指す   ）。
２．実施数の報告
乙（判決注・原告を指す。以下同じ）は製造し，販売した感知式。ラッチ（ＫＳＬ－１）および耐震ロック－２（ＫＳＬ－２）の販売合計数を契約書第７条により３ケ月毎（毎年１月・４月・７月・１０月の末日）に販売先毎の個数を集計し，甲（判決注・被告を指す。以下同じ）に報告する。。
３．実施料の支払方法
①乙は２項の各月末日に集計した個数に対する実施料を，翌々月の乙の支払日（毎月２５日－休日の場合は翌日）に甲の指定の金融機関に振込み支払をする。
②振込みをもって甲に対する実施料の支払を完了したものとする。
（以下，省略」）
ウ原告は，平成１５年７月１７日，被告を相手方として本件実施許諾契約，，に基づく実施料の減額を求める調停の申立てをし平成１６年２月１７日次の内容の調停が成立した（甲２１，８３。以下「本件調停」といい，，本件調停により合意された調停条項を「本件調停条項」といい，本件調停条項によって新たに締結された実施許諾契約を「本件新実施許諾契約」という。。）
，（）(ア)原告と被告は   本件実施許諾契約書を本日平成１６年２月１７日合意解約する。
(イ)原告と被告は「平成１１年３月１８日に相手方が出願した（出願，番号特願平１１－１１６９８８）の『地震時ロック方法及び地震対策付き棚』の発明・考案・意匠」について，被告は原告に対して実施許諾していないことを確認する。
(ウ)原告と被告は，本件実施許諾契約締結に際し締結した覚書に定める合意の効力を，本日以降，失効させるものとする。
(エ)原告と被告は，本日，下記の点を変更するほかは本件実施許諾契約と同一内容の契約（本件新実施許諾契約）を改めて締結する。これにより，本件新実施許諾契約は，本件実施許諾契約の内容を以下のとおり変更した上で，新たに原告と被告の間で締結された。
「１条（定義）
()『本件発明等』とは甲（判決注・被告を指す。以下同じ）の1   。名義において平成１０年１２月２５日までに出願された全ての発明，考案及び意匠の開き戸の地震時ロック装置に関するものをいう。
()『本件発明等に係る製品』とは甲が図面を引き渡した特定の開2き戸の地震時自動ロック装置（Ｓ型自動ロック装置という）をいう。
()『実施』とは特許法，実用新案法及び意匠法に定義する実施の3用語に従った行為をいう。
１条の２（本件発明等の開示）
契約対象は甲の名義において平成１０年１２月２５日までに出願された全ての発明，考案及び意匠の開き戸の地震時自動ロック装置に関するものとして特定されており公開されるまでは甲はそれを開示しない。
２条（実施権の付与）
()甲は乙（判決注・原告を指す。以下同じ   ）に対し本件発明1。，，等に係る製品を本契約期間中に日本国で製造し日本国で販売し外国で製造させ及び日本国に輸入する通常実施権を付与する。()甲は乙に対し，本件発明等が特許又は登録されたときは通常2実施権を登録することを予約する。
３条（実施）
()乙は乙の責任で本件発明等に係る製品の金型を製作し及びそ1の成形品が完成するまでのテストをして販売開始するものとする。
()甲は前項の金型の製作及びその成形品のテストについて乙に2技術的な協力をする。
()乙が契約後６か月以内に金型の製作及びその成形品のテスト3を完了しない場合は甲は本契約を１９条に従って解除することができる。
４条（実施料）
()乙は甲に対して本契約に基づいて乙に付与される実施権の対1価として製造した製品１個につき１５円を実施料として支払う。()前項の金額は為替変動，乙の客先への販売価格の変更等の理2由のいかんを問わず契約期間中は変更しない。
５条（実施料支払義務の発生時期）
乙の甲への前条の実施料支払義務は本件発明等に係る製品を客先に販売した日に発生する。
６条（実施料の支払方法）
()乙は甲に対し３ケ月毎にまとめて前条の規定により支払義務1の発生した実施料額を各翌月末日限り，現金を持参または送金して支払うものとする。
()本契約が期間満了または解除により毎月末日以外の日に終了2したときは前項の実施料支払は本契約終了の日から３０日以内になされるものとする。
()乙が前２項に定める期間内に実施料を支払わないときは乙は3甲に対して同期間経過後完済まで年１２％の割合による遅延損害金を支払うものとする。
６条の２（実施料の支払に関する特約（省略））
７条（実施料に関する報告義務）
乙は日本又は外国での製造ロット毎に甲に対して下記事項を記載した報告書を作成しておきそれらを３ケ月毎にまとめて甲に送付するものとする。
ａ本件発明等に係る製品の製造数
ｂ出荷予定の相手方とその数量
８条（品質管理に関する報告義務（省略））
９条（帳簿の閲覧検査）
乙は本契約締結の日以降における本件発明等に係る製品の実施について詳細記録した関係帳簿を作成し日本で保管しておくものとし，甲が求めた場合は当該帳簿を日本で閲覧検査に提供しなければならない。
１０条（実施料の不返還）ないし１４条（秘密保持義務（省略））
１５条（競業避止義務）
乙は本契約期間中は甲の書面による事前の承諾がない限り自己ま，，たは第三者のために本件発明等に抵触する競業類似品を製造使用，。販売等をしあるいはその仕様を開示して第三者に製造せしめない１６条（不争義務）ないし１９条（契約解除（省略））
２０条（契約終了後の措置）
１．本契約が期間の満了，解除その他理由のいかんを問わず終了したときは乙は直ちに本件発明等の製造等の実施を停止しなければならない。
２．本契約が期間の満了，解除その他理由のいかんを問わず終了したときは乙とその客先の間にいかなる問題が発生しても乙の責任及び負担でその問題を解決すべきものとし甲は責任を負わない。


２１条（管轄の合意）
本契約に関する訴訟，調停の管轄裁判所はＱ特許事務所の所在地を管轄する裁判所とする。
２２条（別途協議事項（省略」））
()本件訴訟に至る経緯（確認の利益を基礎づける事情）5ア被告は，原告に対し，平成１６年９月６日到達の書面で，原告に実施料支払債務の不履行があることを理由とする停止条件付きの本件新実施許諾契約解除の意思表示をし，同月２０日の経過をもって，原告と被告の間の本件新実施許諾契約は解除された（弁論の全趣旨。）イ被告は，平成１６年１０月，原告を被告として，平成１６年３月１日から同年９月２０日までの未払の実施許諾料及び同月２１日から同月末日までの間に発生した実施許諾料相当損害金の支払を求める訴えを神戸地方裁判所伊丹支部に提起した（同裁判所平成１６年(ワ)第３４２号実施許諾料請求事件。乙３。同事件の訴状（乙３）には，請求原因として，平成１）６年３月１日から同年７月末日までの販売実績報告数量が，平成１５年８月１日から平成１６年２月末日までの販売実績報告数量の平均値と比較すると極端に減少している一方で，原告の販売先に対しては概ね従前どおりの規模の取引が継続して行われているようであり，結局，原告は販売個数を過少申告していたものであるとして，平均販売実績と申告販売個数との相違数量に対する未払実施許諾料を算定し，未報告期間については平均販売実績に基づいて実施許諾料額及び実施許諾料相当損害額を算定した旨の記載がある。
ウ被告は，原告の複数の取引先に対し，原告製品２をばね付き蝶番と併用した場合にはその吊り戸棚等は，本件特許権に抵触する，今後は原告とではなく吊り戸棚等を販売されている貴社と直接契約することとしたい，もしも実施契約して頂けない場合には特開２００４－３００９１９号，特開２０００－２６２３４３号（判決注・本件特許に係る公開公報，特開２）０００－１７９２１６号について本書をもって特許法６５条の警告とさせて頂きますので，該出願が特許登録された際には遡って吊り戸棚等の販売価格の５％の補償金のお支払をお願いしたく考えている，との内容の平成１７年２月１８日付けの書面を送付した（甲７。以下「本件警告書」という。。）
なお，本件警告書には，原告製品１に関する知的財産権として本件意匠権及び本件類似意匠権が挙げられていた。
２争点
()本件意匠権及び本件特許権に基づく差止請求権不存在確認の訴えにつき1確認の利益があるか（争点１）。
()原告による本件意匠権侵害のおそれはあるか   （争点２）2。()本件特許権に基づく差止請求権不存在確認請求について3ア開き戸にばね付き蝶番と原告製品２を併用した地震対策付き開き戸・引き出し・棚（以下「原告側製品」という）が本件発明の技術的範囲に属。し，原告製品２の製造販売行為は，本件特許権の間接侵害に当たるか。
(ア)構成要件Ａ充足性（争点３）
(イ)構成要件Ｂ充足性（争点４）
(ウ)構成要件Ｃ充足性（争点５）
(エ)構成要件Ｄ充足性（争点６）
イ本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであって，本件特許権に基づく権利行使は許されないか。
(ア)特許法３６条６項１号及び２号該当性（争点７）(イ)特許法等の一部を改正する法律（平成１４年法律第２４号）による改正前の特許法（以下「旧特許法」という）３６条４項該当性（争点。８）
(ウ)特許法２９条１項３号該当性（争点９）
(エ)特許法２９条２項該当性（争点１０）
(オ)特許法２９条の２該当性（争点１１）
(カ)先使用の抗弁（仮定抗弁）の成否（争点１２）()本件新実施許諾契約２０条１項に基づく差止請求について4ア訴えの追加的変更によって追加された請求の趣旨第３項の訴えは，専属的合意管轄を無視してなされたものであり管轄違背の違法があるか争，。（点１３）
イ原告による原告製品２の製造販売行為に対して本件新実施許諾契約２０条１項に基づく差止請求権は認められるか（争点１４）。ウ被告による本件新実施許諾契約２０条１項に基づく差止請求権の行使は権利濫用に当たるか（争点１５）。
第４争点に関する当事者の主張
１争点１（本件意匠権及び本件特許権に基づく差止請求権不存在確認の訴えにつき確認の利益があるか）について
【被告の主張】
原告は，平成１６年３月ころから本件新実施許諾契約の対価を支払わなくなったため，被告は，同契約を解除した。その結果，本件新実施許諾契約２０条１項により，被告は，原告に対して原告製品の実施を停止することを請求し得る契約上の差止請求権を有している。
また，被告は，原告を被告として，前記争いのない事実等()イのとおり，5未払の実施許諾料及び実施許諾料相当損害金の支払を求める訴えを提起しており，原告製品についての原告と被告間の紛争は，同訴訟のみで解決可能なのであるから，本件意匠権及び本件特許権に基づく差止請求権の不存在確認の訴えには，確認の利益はない。
原告が，被告に対する製品販売実績を被告にすべて報告してきたことは否認し，原告製品１の製造停止までの実施料全額を被告に支払ったとの点は知らない。なお，原告から被告に対する製品販売実績の月次報告は，原告製品１及び２の数量を合算した数量でのみなされており，被告は，原告がいかなる取引先，，に対していずれの商品をいかなる数量販売したのかは知らされておらずまた原告から原告製品１の製造を停止したという報告も受けていない。原告製品２が本件新実施許諾契約の対象から除外されたとの主張については，後述のとおり争い，かつ否認する。また，被告は，原告に対し，本件新実施許諾契約２０条１項に基づき原告製品２の製造販売等の差止めを請求できるから，原告は本件特許権に基づく差止請求権の不存在を確認する必要はなく，その請求に係る訴えに確認の利益はない。
【原告の主張】
()本件意匠権に基づく差止請求権不存在確認の訴えについて1，，，原告は平成１６年９月１７日をもって原告製品１の製造を廃止し   今後原告製品１を製造する計画は全くない。また，原告は，これまでに製造した原告製品１すべての販売数量を正確に報告し，その実施料を全額支払済みである。なお，原告が販売した原告製品１は，販売先からさらに第三者に流通している。これらの原告製品１は，いわゆる権利消尽の理論により，本件意匠権の効力は及ばない。


また，後述するとおり，本件調停条項により本件新実施許諾契約の対象は原告製品１のみとなったにもかかわらず，被告は，原告製品２もその対象商品であると主張してその実施料の履行遅滞を理由として本件新実施許諾契約を解除した。
以上によれば，原告が被告の有する知的財産権を侵害していないことは明らかであるが，それにもかかわらず，被告は，本件警告書において原告が被。，，告の知的財産権を侵害しているかのように警告したこれによって   原告は被告に対し既に適法に実施料を支払って権利消尽した原告製品１の在庫品の販売が不能になるばかりか，すでに得意先に販売済みの原告製品１についても引取りを求められる公算が大きい。
また，被告が原告と競争関係にあるということができないために，被告の行為を営業誹謗行為と主張することもできず，本訴以外に原告が法的救済を受ける方策は存在しない。
よって，本件意匠権に基づく差止請求権不存在確認の訴えについて，確認の利益は十分に存在する。
()本件特許権に基づく差止請求権不存在確認の訴えについて2被告は，原告の取引先に対して，ばね付き蝶番を取り付けた棚に取引先が原告製品２を取り付ける行為が本件特許権の侵害に当たるとして，本件警告書を送付している。
原告は，原告製品２をばね付き蝶番を備え付けた棚に取り付けることを前提として販売しているため，原告の原告製品２の製造販売行為につき被告から本件特許権の間接侵害に当たるとしてその製造販売の差止請求の訴えを提起されるおそれがあり，それによる不利な影響を予め阻止する必要がある。また，被告は，得意先に原告製品の不買を働きかけて間接的に原告を牽制し，。ており実質的に被告は原告に対して警告をしていると解することができるこれによって，原告製品２の販売が不能になり，既に販売済みの原告製品２の引取りを求められるおそれが高いことは，原告製品１について主張したのと同様である。
２争点２（原告による本件意匠権侵害のおそれはあるか）について
【被告の主張】
原告は，原被告間に有効に本件実施許諾契約が存在していたときから，ことさらに原告製品１，２の個別の製造販売個数を被告に明らかにしようとせず，（「」。）一旦大量に製造して小池イマテクス株式会社   以下小池イマテクスというに販売した原告製品１を買い戻して別顧客に販売するなどしている。したがって，被告としては，将来原告が何らかの形で本件意匠権を侵害する行為に出るかもしれないという疑いを払拭できない。
【原告の主張】
原告は，これまでに製造した原告製品１の在庫品により，今後の得意先からの発注に対応することが可能となったので，平成１６年９月１７日をもって原告製品１の製造を完全に停止し，平成１８年５月１１日，原告製品１の唯一の金型を廃棄した。これによって，原告は，原告製品１の製造能力を喪失した。，，，原告はこれまで製造した原告製品１は   すべて小池イマテクス等に販売しその数量も被告に対して報告した上で，被告に対して本件実施許諾契約及び本件新実施許諾契約に基づく実施料を全額支払っている。今後，再び原告製品１を製作する必要も，その意図も全くない。
原告が本件調停成立後は，原告製品１をすべて小池イマテクスに一括販売するようにしたのは，被告による営業妨害が本件調停成立前から行われており，，，被告に得意先を知られないようにするため小池イマテクスに一括販売した後その個数を被告に対して報告してそれに応じた実施料を支払い，さらに同社からこれを買い戻して，自己固有の得意先に対して販売しているのである。したがって，原告による現在の原告製品１の使用，譲渡等の実施行為は，それが業としてなされる実施（意匠法２３条）であっても，いわゆる権利消尽の理論により，本件意匠権の効力は及ばないものである。
よって，原告による販売行為等による本件意匠権侵害のおそれは存在せず，被告は本件意匠権に基づく差止請求権（同法３７条）を行使することはできない。
３争点３（原告側製品の本件発明の技術的範囲の属否及び原告製品２の製造販売行為についての間接侵害の成否について－構成要件Ａ充足性）について
【被告の主張】
()原告製品２の構成について1
原告製品２は，別紙イ号物件目録に記載された家具，吊り戸棚等の棚に装備された地震時ロック装置である。
その構成の要旨は，以下のとおりである。
ａ地震時に扉等がばたつくロック状態となるロック方法である。ｂ棚本体側に取り付けられた装置本体に扉等が閉じられた状態からわずかに開かれるまでに当たらない係止体がある。
ｃ係止体に地震時の状態と地震終了時の状態がある。
ｄ係止体の地震時の状態：
（ａ）地震時に扉等の開く動きを許容しない状態になる。（ｂ）扉等の戻る動きとは独立し扉等の戻る動きで解除されず前記状態を保持する。
ｅ係止体の地震終了時の状態：
地震のゆれがなくなることにより扉等の戻る動きと関係なく扉等の開く動きを許容して動き可能な状態になる。
以上の家具，吊り戸棚等に装備された地震時ロック装置である。()構成要件Ａの「ばたつくロック状態となるロック方法」とは，一般用語2の「ばたつく」状態であって扉等が係止されることなく単に開く方向に停止されるロック方法である。
扉等が「ばたつく」状態にあるとき扉等は地震のゆれの強さにかかわらず閉じられた位置とわずかに開かれて係止体に当たっている位置との間において「ばたつく」のである。
したがって「ばたつく」という構成により地震終了時に収納物等の外的，な力が作用しない限り係止体は拘束状態のままにならないため地震終了時の解除操作が不要になるという効果がある。
原告側製品（開き戸にばね付き蝶番と原告製品２を併用した開き戸の地震対策付き開き戸・引き出し・棚）に係る棚は，原告製品２とばね付き蝶番を併用しその係止具の弾性片における摩擦力よりも蝶番の力が強いため収納物等の外的な力が作用しなければばたつきが停止することのない（つまり本件発明で定義された「ばたつく）ロック方法になっている。」()なお，原告は，本件特許権の存在を知っており，かつ販売先のキッチン3メーカー等が原告製品２のロック装置をばね付き蝶番のついた棚の生産にのみ，あるいはそれらの棚にも用いることを知りながら，業として原告製品２の製造販売等の実施をしている。
また，原告製品２は，本件特許権の請求項４の地震対策付き棚の課題の解決に不可欠なものである。
したがって，原告による原告製品２の製造販売等の実施行為は，特許法１０１条１号又は２号の間接侵害に該当し，本件特許権に基づく差止請求の対象となるものである。
【原告の主張】


()原告側製品の技術的構成は，以下のとおりである。1ａ’地震時には，開き戸が開く方向に回動すると，係止体が支持体の弾性片を押し下げながら係止部に当接する（別紙動作説明図（原告）①，②，③参照。このとき，弾性片の弾性復元力により係止体が上方に付勢され，）球体が蓋の下面と係止体の鍔部との間に挟持される。そして，ばね付き蝶番を用いた開き戸の場合には，係止体に対する弾性片の圧着力よりも，このばねの弾性力が勝ってこのばねの弾力によって開き戸が強制的に閉じられるというロック方法（別紙動作説明図（原告）④，⑤，⑥参照。）ｂ’収納装置本体側に取り付けられたロック装置本体の開き戸が閉じられた状態からわずかに開かれるまで係止部に当たらない係止体が地震時に昀低１個の球体が鍔部の上面に載置されることで係止体の上動を阻止し，係止体が弾性片を押し下げて係止部に係止可能になり，開き戸を若干開く程度に規制し，開き戸の開く動きを許容しない状態になり，ｃ’係止体は，地震時に，開き戸の戻る動きとは独立し開き戸の戻る動きで解除されず，開き戸の開く動きを許容しない状態を保持し，ｄ’地震のゆれがなくなることにより開き戸の戻る動きと関係なく係止体が開き戸の開く動きを許容して動き可能な状態になることはなく，地震のゆれがなくなっても，開き戸のロック状態は，あくまでも開き戸が戻る（すなわち）閉じる方向の動きと連動して，その動きに従属して，解除するのである。
ｅ’開き戸の地震時ロック方法
ｆ’開き戸にばね付き蝶番と開き戸の地震時閉止装置とを併用した地震対策
付き開き戸・引き出し・棚
()本件発明と，原告側製品の構成を対比すると，上記(   )のｄ’は構成要件21Ｄとは異なることは明らかである。よって，原告側製品は構成要件Ｄを充足しない。
()被告は，本件特許の出願経過において提出した回答書（甲４４）におい3て「ばたつかなくなる』ものは当然…範囲外であります   「扉等がばた，『」，『つくロック状態』を示す図１８及び図１９の実施例では地震時に係止体は扉等の係止具に係止せず（扉等の開く動きは）単に停止されます「図１８」，及び図１９の実施例は図６及び図７の実施例の構成から『係止体が扉等（の係止具）に係止』する構造のみを除去している「ばたつくロック状態と」，なるロック方法という表現である以上『ばたつく』状態と『ばたつかない』状態のいずれも許容されたロック方法ではない」と説明している。これによれば，被告は，①扉が係止体と係止具とによって係止される場合，②地震時に扉がばたつかないロック状態となるロック方法，③地震時に扉がばたつくロック状態となったり，地震時に扉がばたつかないロック状態となったりする場合のロック方法を，本件発明１の技術的範囲から意識的に除外したことは明らかである。
ばね付き蝶番併用の原告側製品に係る棚等においては，地震が続く間に，収納物のもたれかかりがなくても，係止体は係止具（支持体）と係止し，扉をそれ以上開く方向への動きを許容しない状態になることを予定した方法であるので，構成要件Ａを充足しない。
４争点４（原告側製品の本件発明の技術的範囲の属否及び原告製品２の製造販売行為についての間接侵害の成否について－構成要件Ｂ充足性）について
【被告の主張】
構成要件Ｂの「棚本体に取り付けられた装置本体に扉等が閉じられた状態からわずかに開かれるまで当たらない係止体」とは，通常使用時も地震時も閉止状態を含めてそこからわずかに開かれるまでの間は開き戸とは接触しないということである。
すなわち，本件発明の係止体は通常使用時に開き戸が閉じられる途中に（閉止の前に軽く退避するだけでありわずかに開かれるまでに当たらない   逆）「」（にわずかに開けば当たる）係止体である。
原告側製品に係る棚も，通常使用時も地震時も「わずかに開かれるまで当た」（），。らない   逆にわずかに開けば当たる係止体であり本件発明と相違しないなお，原告は，原告側製品における係止体の停止位置が，本件発明における停止位置と異なるから，原告側製品は構成要件Ｂを充足しないと主張するが，「」，わずかに開かれるまで当たらないことについては両者には何ら相違はなくまた量的な相違による著しい効果はないのであるから，原告の主張は理由がない。
【原告の主張】
構成要件Ｂの係止体は，地震時に係止具の奥の壁面に当たる手前のわずかに開かれた位置で係止具との関係でばたつくロック状態になるようにするため係止具には係止することなく単に開き停止されるものである。そして，地震時には，その係止体を開き停止させるために地震を検知した球がロック位置まで移動してすぐに係止体を上記停止位置で当たる前に開き停止（ロック）させるものである。
これに対し，原告側製品に係る棚においては，係止体は，ずっと手前で係止具に設けられた弾性片の傾斜面に当たる（衝突する）構成になっている（別紙動作説明図（原告。））
したがって，原告製品２の係止体が係止具に当たる位置は，本件発明１と異なるので，構成要件Ｂを充足しない。
５争点５（原告側製品の本件発明の技術的範囲の属否及び原告製品２の製造販売行為についての間接侵害の成否について－構成要件Ｃ充足性）について
【被告の主張】
係止体の地震時の状態に関する構成要件Ｃの意義は，地震時に球が独立してロック位置に移動し扉等の戻る動きでは安定位置に戻らないから解除状態にならず係止体の動き不能状態が保持されるという意味であり，係止体の球による動き不能状態は扉等の戻る動きに左右されないという意味である。原告側製品に係る棚も，係止体の球による動き不能状態は扉等の戻る動きに左右されず保持されるから，本件発明１，４と同じである。
【原告の主張】
原告側製品に係る棚は，地震継続中に球体が係止位置に来たとしても，それだけでは足らず，それとともに係止体自身も球の係止位置の真下（弾性片の頂上部）に来なければ，結局係止具（の係止部）と係止できない構成をとっているから，構成要件Ｃを充足しない。
６争点６（原告側製品の本件発明の技術的範囲の属否及び原告製品２の製造販売行為についての間接侵害の成否について－構成要件Ｄ充足性）について
【被告の主張】


()本件明細書の実施例の図１９の構成と，原告側製品における地震終了時1の状態を図示したのが，別紙動作説明図（被告）である。アＡ．の図（係止体が拘束されて地震終了する場合）。（）この図は本件特許の実施例１９の地震終了時の状況である係止体   ６が係止具（７）に拘束されている（例えば，収納物のもたれかかり，扉等（９１）のヒンジの摩擦等の外的な力が作用して扉等がわずかに開いて地震終了する）場合である。この様に拘束されている場合には係止体は係止具から開く方向の力を受け，その結果球（９。なお，以下番号の記載は省略する）は係止体に押さえられて動くことができない。この図の拘束状。態から係止体を解放するためには，使用者の押す力による扉等の戻る動きが必要である。
すなわち，原告のいう特別の手段（解放のための扉等の戻る動き）を講じることにより球は動き可能となりそのロック位置から安定位置へと扉，（等の戻る動きと関係なく）復帰する。つまり，拘束状態から解放すれば係止体は「扉等の戻る動きと関係なく…動き可能な状態」になる。以上は，原告側製品においても同様である（ａ．の図。）イＡの２．の図（収納物等の外的な力が作用せず係止体が拘束されて地震終了する場合）
この図は，例えば開く方向に強いゆれがあった直後に地震終了する場合における本件特許の実施例図１９の地震終了直後の状態であり，係止体が係止具に拘束されている。
この様に拘束（地震終了直後に拘束）された場合には係止体は係止具から開く方向の力を受け，その結果球は係止体に押さえられて動くことができない。
図示の拘束状態は，扉等のヒンジの摩擦等がなければ外見で分からない程度のわずかな扉等の戻る動きにより消滅するが，摩擦等があればばね付き蝶番の力又は使用者の押す力による扉等の戻る動きが必要である。以上は，原告側製品においても同様である（ａの２の図。）すなわち，ａの２．の図は，例えば開く方向に強いゆれがあった直後に地震終了する場合における原告製品２の地震終了直後の状態であり，原告製品２の係止体は係止具（その弾性片）に拘束されている。ここで原告側製品の扉等はばね付き蝶番による閉じる方向の力を伴うことが必須要件となっているので，ａの２．の図に示す状態は地震終了直後だけであり，その後直ちに扉等はばね付き蝶番により閉じられていく。閉じられる過程で拘束状態から係止体が解放されれば球は動くことが可能となりロック位置から安定位置へと（扉等の戻る動きと関係なく）復帰する。
以上で明らかなとおり，本件発明も原告側製品もその係止体が地震終了直後に拘束状態になった場合には拘束状態から解放しなければ係止体は「動き可能な状態」にはならない。原告側製品においても拘束状態から解放すれば係止体は「扉等の戻る動きと関係なく…動き可能な状態」になり本件発明と同一である。
ウＢ．の図（係止体が拘束されずに地震終了する場合）この図は，扉等が閉じられた時点で「ゆれがなくなる」場合である。すなわち，本件明細書の実施例の図１９においてゆれがなくなる地震終了時に扉等が閉じられた状態であり係止体が係止具から離れており拘束されていない場合である。
この様に扉等が閉じられて地震終了する場合には，係止体は係止具から力を受けないため球は動くことが可能である。
すなわち，この様な場合には「扉等の戻る動き」はないのであるが，それにもかかわらず球は自然に動いてそのロック位置から安定位置へと（扉等の戻る動きと関係なく）復帰する。
すなわち，係止体は「扉等の戻る動きと関係なく…動き可能な状態」になる。以上は，原告側製品も同じである（図面は省略する。。）()このように，地震のゆれがなくなった際，係止体と係止具を当接状態か2ら解放するための開き戸の「解放のための戻る動き」が当然に必要であるから，構成要件Ｄの「扉等の戻る動きと関係なく前記係止体が扉等の開く動きを許容して動き可能な状態になる」の「扉等の戻る動き」の概念には，係止体を係止具から解放するための戻る動きを含まない。つまり，構成要件Ｄの「扉等の戻る動きと関係なく」との用語は，係止体が拘束されて地震が終了するという特別な条件ではその拘束から解放する必要はあるが動き不能状態の原因（本件特許の実施例では球がロック位置にあること）を「扉等の戻る動き」により除去する必要はなく（球が置かれる底面の傾斜により）自然，に除去されるとの概念として用いられていると解釈すべきである。そして，上記のとおり，原告製品２も係止体を係止具（その弾性片）から解放してやれば「扉等の戻る動き（具体的には，使用者が扉を押したり，蝶番の力で戻したりする動きと関係なく係止体は動き可能な状態になる   別）」（紙動作説明図（被告）図ａ，図ａの２。．．）
したがって，原告製品２の構成要件ｄは本件発明１の構成要件Ｄと同一である。
()原告は，被告の審査過程において提出した書面などによれば，ばね付き3蝶番による扉等の戻る動きを用いて係止体を解除させる方法（構成）を含まないものと限定して本件特許を取得した，と主張する。しかし，いずれの記載も動き不能状態の原因を除去するのに「扉等の戻る動き」は必要ないとの解釈を前提とするものであって，被告の主張とは矛盾しない。
【原告の主張】
()構成要件Ｄには「関係なく」という用語が使用されており，構成要件Ｃ1には「独立して」という用語が使用されている。
，，関係とはあるものが他のものと何らかのかかわりを持つことをいうから「扉等の戻る動きと関係なく前記係止体は」は「前記係止体が扉等の戻る，動きと何らかのかかわりを持たないこと」という意味になる。独立とは他に束縛または支配されないことをいうとされているから前，，「記係止体は扉等の戻る動きとは独立し」は「前記係止体が扉等の戻る動き，に束縛または支配されないこと」という意味になる。
「」「」，   ，関係なくと独立して   は以上のように同じ意味を有しているので便宜上，以下「関係なく」に統一する。
構成要件Ｄの「扉等の戻る動き」については，本件明細書中には戻る動きを生じさせる原因の種類を特定する記載がないから，単純に戻る動き一般を想定すればよいことになる。


扉等は，扉等を閉じる方向に移動させるに足りる何らかの種類の強制力が外部から加わらなければそのままの位置に制止していることになる。ところが，構成要件Ｄは「係止体は，扉等の戻る動きと関係なく，扉等の開く動きを許容して動き可能な状態になる」というのであるから，係止体は「扉等，の戻る動き」がなくても，すなわち外部からのいかなる種類の強制力が扉等に加わらなくとも，自動的に扉等の開く動きを許容してこれを動き可能な状態にさせるという技術的手段を必須のものとする方法であるといわなければならない。
，，，，したがって   構成要件Ｄは地震のゆれがなくなることにより係止体は扉等の閉じる方向への移動がなくても，常に自動的に扉等の開く動きを許容して扉等を動き可能な状態にする，すなわち，常に必ずロックが自動的に解除されることを意味する。
()また，被告は，特許庁に対する平成１４年１１月２６日付け「優先審査2に関する事情説明書」の中で「特許２８６０２９５号の解除方法は扉の動，きを用いて解除するものである。一方本願発明は…〔地震のゆれがなくなることにより扉等の戻る動きと関係なく前記係止体は扉等の開く動きを許容して動き可能な状態になる〕ものであり扉等の動きを用いて解除するものではない。すなわち該公報に示されたものとは相違する」と主張し，平成１５。年２月７日，本件特許の拒絶理由通知書に対する意見書の中で「本願発明，の請求項１及び２は『扉等の戻る動きと関係なく係止体は解除可能な状態になる』ものであり扉等の戻る動きを用いて解除するものではない」と主張していた。また，被告は，平成１５年１０月２６日，特許庁に対し，本件特許の拒絶査定不服審判請求書を提出し「該特許（判決注・特許第２８６０２９５号）はあくまでも扉等の閉じる動きにより解除するもの（旧式のロック方法）であり本願発明における『係止体は扉等の戻る動きとは独立し扉等の戻る動きで解除されず（重要な改良点）とした新しいロック方法とは明確に』異なっている」と主張した。
そうすると，被告は，特許庁に対し，本件発明の技術的範囲につき，構成要件Ｄの解釈として，ばね付き蝶番による扉等の戻る動きを用いて係止体を解除させる方法（構成）を含まないと限定して本件特許を取得したのであるから，本件発明の技術的範囲には，このようなばね付き蝶番による扉等の戻る動きを用いて係止体を解除する方法（構成）は包含されないものというべきである。
()原告製品２を使用した原告側製品では，地震のゆれがなくなったときに3ロックを解除するには必ず扉に対してその閉じる（戻る）方向への強制力を加える必要がある。ばね付き蝶番は，扉に強制力を与える機能を果たしている。
よって，原告側製品は，構成要件Ｄを充足しない。
それゆえ，原告が，取引先において非侵害品の方法に使用する目的で原告製品２を販売したり，取引先において非侵害品（物）の実施に使用する目的で原告製品２を販売したとしても，そのような原告の行為は，本件発明の間接侵害には該当しない。
７争点７（権利行使制限の抗弁－特許法３６条６項１号及び２号該当性）につ
いて
【原告の主張】
()特許を受けようとする発明が明確であるかどうかの判断は，単に請求項1の記載だけではなく，明細書・図面や出願当時の技術常識を考慮して行うべきである。
また，特許を受けようとする発明が明確であるとは，発明が実体的に明確であるだけでは足りず，請求項に記載された発明が明確であることを要するという意味である。
本件特許の請求項１には「扉等がばたつくロック状態」との記載があり，その実施例として図１８，図１９，図２０を示している。そして本件明細書の発明の詳細な説明には係止体   ２の係止部２，，「（   ）（ｅ）は扉等の係止具（５）の係止部（５ａ）に係止することなく単に停止さ」。れるものであり地震時に扉等がばたつくロック状態となるとの記載があるしかし，かかる文章を読んでもそれだけでは扉等がばたつく説明としては不完全であって，当業者にとって理解できない。
本件明細書中には「ばたつく」とかその反対概念である「ばたつかない」のいずれの概念についても，それ以上に説明されていないから，結局「扉等がばたつくロック状態」の明確な定義がなされていないことになるから，請求項に記載された発明が明確でないということになる（２号違反。）()仮に上記(   )に関して，本件明細書の発明の詳細な説明に「ばたつく」の21概念を示唆する記載があったとしても，その内容を発明の詳細な説明中に記載しなければ，請求項の記載だけでは詳細な内容が明らかにならない点を補充するという明細書の機能が果たされないことになる。本件では，本件明細書の実施例の図面・説明だけでは「扉等がばたつかないロック状態」がいかなる状態を指すのか不明であり，発明の詳細な説明には特許法が要求する程度の発明の開示がないから，本件発明１については，発明の詳細な説明に記載がないということになる（１号違反。）()また，本件特許の請求項１には「扉等が閉じられた状態からわずかに開3かれるまで当たらない係止体」との記載があるが，ここにいう「当たらない係止体」が，何に当たるのか不明確である。
この点について被告は「当たらない」といえば「いかなるものにも当た，らない」という意味であるというが，単なる弁解にすぎない。したがって，本件明細書の特許請求の範囲の記載は，特許法３６条６項２号に違反する。()仮に上記(   )の「係止体」の当たるものが「扉等」であるとすれば「係43，止体」が「扉等」に当たって扉等をロックする技術的構成が詳細な説明中に記載されていない。したがって，特許法３６条６項１号に違反する。()本件発明は，その名称が「地震時ロック方法」とされているけれども，5請求項１に記載された各状態を実現するという目的を達成するために必要な具体的手段・手順などが詳細な説明中に一切記載されていないから，結局，特許を受けようとする発明が不明確であるといわざるを得ない。よって，本件明細書の特許請求の範囲の記載は，特許法３６条６項２号に違反する。()請求項１の「わずかに」の意味は不明確である6被告は「わずかに」は，特許請求の範囲について一般的に用いられてい，る用語であるというが，決して一義的に明らかな用語ではなく，課題の解決との関係で極めて多義的なものである。したがって，それぞれ発明の詳細な説明中でその技術的意味が説明されて定義が与えられているが，本件明細書の発明の詳細な説明には「わずかに」について全く説明はない。よって，本件特許には，特許法３６条６項２号に該当する違法がある。()以上のように，本件明細書の特許請求の範囲の記載は，特許法３６条６7項１号及び２号に違反するものであり，同法１２３条１項４号に該当する無効理由がある。
【被告の主張】


本件明細書の記載によれば「係止」は扉等が「開く方向も閉じる方向も動き停止される」との定義と解釈できる。
「ばたつくロック状態となるロック方法」とは一般用語の「ばたつく」状態であって，扉等が「係止されることなく単に開く方向に停止される」ロック方法であることは明らかであり何ら不明瞭ではない。
また本件明細書においては「ばたつくロック状態」と「ばたつきのほとん，どないロック状態」が対照的に区別され係止した場合における遊びの存在は暗示されているのであるから「ばたつく」という動きは遊びに起因する動きとは質的に異なるものであることは明らかであり，原告の「ばたつくロック状態がいかなる状態をいうのかについて発明の詳細な説明に実質的な記載がない」との主張は理由がない。
「」，わずかに開かれるまで当たらないは対象を特定していないのであるから「装置本体の係止体」がわずかに開かれるまではいかなるものにも当たらないという意味である。
係止体は「扉等」に係止具が取り付けられそれに当たり，開く動きを許容しない。
日本語で対象を特定せず「当たらない」といえば，いかなるものにも当たらないという意味である。
よって，本件明細書の特許請求の範囲の記載には，原告主張の無効理由はない。
８争点８（権利行使制限の抗弁－旧特許法３６条４項該当性）について
【原告の主張】
本件明細書の発明の詳細な説明の段落【０００５】の２１から２２文，２８文，９５文には不明瞭な記載があり，当業者が技術上の意義を理解できないから，旧特許法３６条４項違反の違法があり，本件特許には，同法１２３条１項４号の無効理由がある。
【被告の主張】
争う。
９争点９（権利行使制限の抗弁－特許法２９条１項３号該当性）について
【原告の主張】
()特開平１０－３１７７７２号の公開特許公報（甲２５。以下「甲２５公1報」という）には本件発明と同一発明が記載されている。。()特開平１０－１１５１４０号の公開特許公報（甲２９。以下「甲２９公2報」という）に記載された発明と本件発明１を対比すると，両者の構成要。件は同一である。
()よって，本件発明は特許法２９条１項３号に該当する発明であるから，3同法１２３条１項２号所定の無効理由がある。
【被告の主張】
甲２５公報に係る発明は「戸当たり」機能を持った係止体によって地震時に「当たった位置」すなわち閉じられた位置で開き戸をロックするロック方法である（戸当たり」機能とは「開き戸を閉じた時に扉が行き過ぎないように」「，する機能である。。）
開き戸に「当たる」こととその当たる位置で該開き戸との間に遊びがあってはならない「戸当たり」の係止体における後記１０【被告の主張】記載の技術課題自体全く記載されていない（開示されていない）のであって本件発明の新規性のみならず進歩性を否定する公知文献とは到底ならない。１０争点１０（権利行使制限の抗弁－特許法２９条２項該当性）について
【原告の主張】
()当業者は，甲２５公報と特開平９－７８９２５号（甲２６。以下「甲２1６公報」という）に記載された発明に基づいて容易に本件発明を想到する。ことができた。
()その相違点１は   「地震のゆれがなくなることにより（起因して）扉等2，の開く動きを許容するという構成」が上記甲２６公報に開示されていない点，，であるがこれは甲２５公報及び甲２９公報の各発明に開示されているからこれを適用すれば，その要件を具備することは極めて容易である。()その相違点２は，本件明細書の請求項１記載の地震時ロック方法を請求3項３，４に記載された「引き出し「棚」に用いることまでは開示していな」い点であるが「引き出し「棚」に上記記載の地震時ロック方法を用いる，」ことは，当業者にとって容易に想到可能な技術であると解される。()以上によれば，本件発明は，進歩性という特許要件を欠くこと明らかで4ある。
よって，本件特許には，特許法１２３条１項２号所定の無効理由がある。
【被告の主張】
()甲２５公報と甲２６公報のいずれにも本件発明の重要な技術課題，すな1わち①開き戸の動き始めと係止体の動き始めに時間差を確保すること，②通常使用時に不必要な衝撃を受けないこと，③開き戸の浮き上がりがあっても確実作動し誤作動もないこと，④地震終了時に危険回避できること，の開示がない。したがって，両公知文献を組み合わせて本件発明を想到することは技術課題の開示がないという阻害要因があるから，当業者にとって容易でない。
()本件発明は，開閉の度に「動く」係止体でありながら，このような係止2体は，甲２５公報に係る発明のように「戸当たり」機能を前提とした発想であったのを逆に「戸当たり」を否定し「ばたつくロック状態となるロック方法」にしたのである（甲２６公報に係る発明は，通常使用時の開閉においてそもそも動かない係止体を用いている点で本件発明と技術思想を異にする。このように「戸当たり」を否定することは，いわゆる意外性があり，。）意外性があるという阻害要因となるから，当業者にとって想到することは容易ではなく進歩性がある。
()また，甲２５公報に係る発明のロック方法では，施工時の取付けの狂い3等によって，閉止状態で開き戸がきちんと閉じられずに開く方向に浮き上が，，った状態になっている場合には係止体が常に持ち上がった状態になるから地震検出体としての球がロック位置に移動できないことになり，地震が起こっても作動しない（確実作動しない。さらに，開き戸が閉止状態で開き戸）が開く方向に浮き上がった状態になっている場合には，通常使用時において開き戸を閉じるとその勢いで開き戸が閉じる方向にたわんだ後に戻って浮き上がることになるが，その様な動きにより球は（閉じる毎に係止体の振動により動くから）持ち上がる係止体にロック位置で挟まれてしまうことになるから開き戸はロック状態になってしまう。
すなわち，通常使用時に開き戸を閉じるたびに開き戸はロックされ（誤作動し）強制解除しなければ使用者は開き戸を開くことができないという致命的欠陥になる。この様な欠陥があるからこそ逆に，甲２５公報記載のロック方法においては通し孔Ｆによる強制解除手段を必ず設けておかなければならないといえる。


これに対して本件発明の係止体は，開き戸が「わずかに開かれるまで当たらない」係止体であり閉止状態で係止体は開き戸に当たらないのであるから仮に開き戸が浮き上がった状態になったとしても「当たらない。したがっ」て，地震が起これば確実作動するし，通常使用時の誤作動もないから，少なくとも誤作動のために強制解除手段を設けておく必要はない。したがって，本件発明は，甲２５公報に係る発明と比較してロック作動を確実にし，危険回避するという効果が著しいのであるから，著しい効果を達成できたという阻害要因が存在するので当業者にとって想到することは容易ではない。したがって，甲２５公報と，これに係る発明とはそもそもロック方法の技術思想において異なる甲２６公報とを合わせて本件特許には特許法２９条２項の無効理由があるとする原告の主張は理由がない。１１争点１１（権利行使制限の抗弁－特許法２９条の２該当性）について
【原告の主張】
()平成１１年３月２日に公開された特許第３０４８３５７号特許公報（以1下「甲３５公報」という。なお，その公開公報（特開２０００－２４８８１２号公開特許公報）は甲２７）について
原告が出願した甲３５公報に係る特許出願は，本件特許の出願日前の出願であって，その出願後に出願公開された。本件発明１ないし４は，この甲２７公報に記載されている明細書及び図面に記載された発明と同一か，少なくとも実質的に同一であるから，本件特許は特許法２９条の２に違反して特許されたものであり，同法１２３条１項２号の無効理由がある。()平成１１年３月９日に公開された特開２０００ー２５７３２３号公開特2許公報）が（以下「甲２８公報」という）について，。本件発明は，本件特許出願の日前に特許出願された甲２８公報に係る発明と同一である。よって，本件特許には，特許法１２３条１項２号所定の無効理由がある。
【被告の主張】
()甲３５公報は，原告製品２と類似するが同一ではない試作品に係る発明1の特許出願についての公報であって，本件発明と同一ではない。よって，原告の主張は理由がない。
()本件発明の係止体は，地震のない通常使用時に扉等が開かれる際に動く2係止体である。
これに対し，甲２８公報に記載されている係止体は，地震のない通常使用時に扉等が開かれる際に静止したままであり動かない係止体であって，本件発明とはロック方式が異なる。よって，本件特許の無効理由にはならない。１２争点１２（先使用の抗弁の成否－仮定抗弁）について
【原告の主張】
原告が平成１１年３月２日に出願した甲３５公報に係る発明と，本件発明が同一又は実質的に同一であることは，上記１１【原告の主張】()において主1張したとおりである。特許法７９条にいう発明の実施である事業の準備とは，特許出願に係る発明と同じ内容の発明につき即時実施の意図があり，かつ，その意図が客観的に認識され得る態様，程度において表明されていることをいうところ，原告は，上記出願日以前に，甲３５公報に係る発明を完成させ，かつその実施品を製造販売する目的及び設備を有していたのであり，原告が，本件特許の出願日（平成１１年３月１８日）において，同条項にいう事業の準備をしていたことは明らかである。したがって，原告は，甲３５公報の発明の詳細な説明に記載された実施例を具体化する事業の準備をしている者に該当する。先使用による通常実施権は，特許出願の際に当該通常実施権者が現に準備していた実施形式だけでなく，これに具現化された発明と同一性を失わない範囲内において変更された実施形式にも及ぶものである。原告が事業の準備をしていた実施形式は，甲３５公報の実施例の図面記載の概念を具現化した製品であるが，これと原告がその後に商品化して実際に工業生産している原告製品２とは同一性を失わない範囲内での実施形式であると解することができる。
そうすると，原告は，上記通常実施権に基づき，原告製品２について，適法に実施行為を行うことができるというべきである。したがって，原告自身の実施行為について，直接侵害は存在しない。
，，また原告が適法に製造した原告製品２を得意先が原告から購入して使用し，。地震対策付き棚等を製造販売する行為は本件特許権に抵触するものではない，。よって原告の得意先に対する原告製品２の販売行為も間接侵害にあたらないよって，仮に原告の原告製品２の製造販売行為が本件発明の技術的範囲に属，，，，するとしても   原告は上記のような先使用権を有するからその実施行為は被告の本件特許権を侵害するものではない。
【被告の主張】
甲３５公報に記載のロック装置と原告製品２のロック装置は同一ではない。原告製品２は仕切りにより仕切られた振動エリアにおいて球が動くのであるが，甲３５公報はその図２に示されるように仕切りのない縁部の上で球が動くのであり，昀も重要な地震時の球のロック位置への動き及び地震終了時の球の安定位置への戻る動きにおいて異なるのであって，機能に影響する重要な構成において異なるロック装置について先使用権はない。
しかも，甲３５公報に開示されていない「ばたつく」ロック方法にするためのばね付き蝶番と弾性片の結合について先使用権が成立しないことはいうまでもない。
１３争点１３（訴えの追加的変更によって追加された請求の趣旨第３項の訴えは，専属的合意管轄を無視してなされたものであり，管轄違背の違法があるか）について。
【被告の主張】
本件新実施許諾契約２１条には，同契約に関する紛争の管轄裁判所は，被告の事務所所在地（被告住所地と同じ）とされているのであるから，原告が同契約に基づく請求権に関する本件請求の趣旨第３項の請求を訴えの追加的変更により定立することは，同契約の管轄合意に反している。
【原告の主張】
請求の趣旨第３項の訴えは，訴え変更の要件を具備しているし，旧請求について受訴裁判所に管轄権があれば，原則として新請求についても関連裁判籍を生じる（民事訴訟法７条。よって，被告の主張は理由がない。）１４争点１４（原告による原告製品２の製造販売行為に対して本件新実施許諾契約２０条１項に基づく差止請求権は認められるか）について。
【被告の主張】
()原告製品２は，本件実施許諾契約の対象とされたか否か，また，本件新1実施許諾契約の対象から除外されたか否か。


ア被告は，平成１０年９月頃に原告製品１を開発したところ，同年夏頃，原告代表者から実施を許諾してほしいという申出があり，同年１２月２５日，本件実施許諾契約を締結し，同日，専ら解約についての条項を定めた同日付けの「実施許諾契約に関する覚え書き」による契約を締結した。被告は，原告製品１に関連して，当時合計３件の特許出願や意匠出願をしていたが，いずれも当時公開されていたものではなく，また原告にも公開していない。すなわち，特定の知的財産権を実施許諾するという合意がなされたのではなく，仮に出願後登録が認められなかったとしてもノウハウの使用契約のみでも有効であるという前提で，本件実施許諾契約は成立した。
イ原告製品２は，被告が実験の結果分かった原告製品１の欠点や，アドバイスをしたことを基に，原告が図面を引くという作業をして（被告が図面を提供してはいない，具体的には原告製品１（上下動する係止体を球。）でロック状態と解除状態を切り替えるという構成）をベースにし，原告製品１の係止体を通常使用時に下降した状態に設計変更したものである。い，，。わば原告製品２は   原告と被告の共同開発により作製されたものである原告も，原告製品１をベースに設計変更しただけという意味で，原告製品２が被告の権利範囲に属することに異論はなかった。そして，原告製品２が市販可能な製品となった時点で，原被告間で本件覚書による契約を締結した。これによって，本件実施許諾契約の対象製品に原告製品２を追加した。
その後，原告は，本件調停成立時まで，原告製品２についても被告に対して約定どおりの実施許諾料を支払い続けてきたのである。ウ本件調停においては，原告から原告製品２については全く話が出てこなかった。本件調停の申立内容も実施許諾料の減額請求のみであり，原告製品２の権利関係に問題があることからこれを本件実施許諾契約の対象から外してほしいなどといった要求が出ているとは，被告は調停委員からは一度も聞いたことがない。
また，本件実施許諾契約と同時に締結した平成１０年１２月２５日付けの「実施許諾契約に関する覚え書き」は，原告からの要請に基づき，その破棄に被告は応じているが，本件覚書の破棄については，何ら原告からは要請がなかった。
被告は，本件調停成立後の本件新実施許諾契約は，本件実施許諾契約及びこれと一体となる本件覚書の契約条項に若干の修正をして継続しているという認識である。契約対象物件の変更は全く考えていない。エ本件実施許諾契約は，特許等出願の実施許諾契約という形をとっているが，出願内容は契約締結当初から明示・特定されておらず，その後に出願が特許等の権利として認められなかった場合の契約の効力に関しても何らの約定はない。結局，同契約は原告製品２として具体化された被告の考案を原告が実施することについての実施許諾契約である。原告が，契約成立後に，被告出願が特許になっているか，抵触するか等の個別の出願を問題として契約の効力を争うことは，債務不履行によって契約が解除された後になってそのことを問題にすることにより，契約存続時以上の利益を受ける結果となり不当である。
現に本件新実施許諾契約解除時点においては被告出願のすべてが消滅していたわけではなく，その意味において契約締結時と契約解除時における状況に何も変化はなかったのであるから，原告製品２がいずれの被告出願に対応するか検討するまでもなく，原告製品２が本件新実施許諾契約の実施許諾の対象である以上，同契約２０条１項に基づき原告は原告製品２の実施停止義務を負う。
()原告製品２の製造販売行為は，本件新実施許諾契約２０条１項の「本件2発明等の製造等の実施」に該当するか否か。
。，原告の主張は争う原告製品２が本件新実施許諾契約の対象であることは上記()のとおりであり，そうである以上，同契約２０条１項に基づき，原1告製品２の実施行為に対して差止請求権を行使できることは明らかである。
【原告の主張】
()原告製品２は，本件実施許諾契約の対象とされたか否か，また，本件新1実施許諾契約の対象から除外されたか否か。
ア被告は，本件新実施許諾契約と本件実施許諾契約は実質的に同一であると主張するが，否認する。本件実施許諾契約は，本件調停条項１項により調停成立と同時に合意解約されており，本件覚書による合意は，付随的合意にすぎないから本件実施許諾契約とともに消滅した。また，本件調停条項２項()により，原告が競業避止義務を負う製品の概念が変更されたこ3とに伴い，原告製品２は明確に契約の対象ではなくなったが，原告製品１は引き続き契約の対象として残っており，しかも本件覚書に記載された支払方法に従って実施料を支払っていたために，あえて本件調停条項の中では本件覚書から「原告製品２に関する合意部分」が失効したことを明言しなかったまでである。
イ原告は，被告から本件実施許諾契約１５条の「本件発明等に係る製品と競合する類似製品」に原告製品２が該当すると強硬に言われたため，該当しないと考えたものの，被告との軋轢を避けるために対価を払っていたものである。
，，ウ原告は本件調停手続で原告製品２に係る本件覚書に言及してはないが被告が本件覚書を調停委員に示す必要があると考えれば，示せばよかったのである。被告自身も，本件覚書は細目具体的な実施料支払方法に関する付随的合意であって，到底原告製品２を本件実施許諾契約の対象とすることを目的とするような重要なものとは考えていなかったのである。その証拠に，被告は平成１４年３月１１日付けの手紙（甲５６）をもって，原告に対し，単価を１５円に下げて合意するか，同年５月３１日で本件実施許諾契約を終了させるかを選択するよう迫ってきた。しかしその際，被告は本件実施許諾契約と平成１０年１２月２５日付けの覚書についてのみ記載し，本件覚書については言及していないが，これは本件覚書の締結が，独立した契約の締結ではないことを裏付ける。
()原告製品２の製造販売行為は，本件新実施許諾契約２０条１項の「本件2発明等の製造等の実施」に該当するか否か）について。ア被告は，原告製品２に関して，原告の得意先に対し，本件警告書を送付している。
イ被告は，原告製品２が本件調停条項によって成立した本件新実施許諾契約の対象に含まれているから，本件新実施許諾契約にも承継された２０条，，１項を援用して平成１６年９月６日付内容証明郵便による解除によって契約上の差止請求権を取得しているとして，原告製品２の「実施の停止」を答弁書で求めている。


仮に２０条１項の文言のとおり「本件発明等の製造等の実施」行為の差止請求権が問題になるとしても本件新実施許諾契約１条１項によれば本，「件発明等」とは「甲の名義において平成１０年１２月２５日までに出願された全ての発明の開き戸の地震時自動ロック装置に関するものをいう」と定義されているので，本件発明のように平成１１年３月１８日に出願された発明は，上記「本件発明等」に該当せず，したがってまた２０条１項の「本件発明等の製造の実施」の「本件発明等」にも当たらない。「本件発明等の製造の実施」とは表現はあいまいであるが「本件発明，に抵触する行為」を指すと解されるところ，原告製品２は，これには該当しないから，たとえ，被告が主張するような，契約上の差止請求権なるものが理論的に発生する余地があるとしても，本件においては，その発生要件を具備しておらず，この差止請求権は発生する余地がない。１５争点１５（被告による本件新実施許諾契約２０条１項に基づく差止請求権の行使は権利濫用に当たるか）について。
【原告の主張】
原告製品２に関連する特許７件のうち６件につき，特許が無効であることが確定している。そして，残る１件の特許に原告製品２は抵触しない。しかも，原告は被告から原告製品２に関する図面の引渡しも受けておらず，他に秘密情報の開示も受けていないから，秘密保持義務も負わない。本件実施許諾契約締結後におけるこのような重要な事情の変化があり，かつ原告が秘密保持義務すら負わない場合において，契約終了後まで原告製品２に関する競業避止義務があるとしてその債務不履行責任を求める行為は，独占禁止法上の不公正な取引方法に該当し違法である。
したがって，たとえ，原告製品２の製造販売行為が形式的に本件新実施許諾契約２０条１項に該当するとしても，被告が原告に対して同契約に基づく差止請求権を行使することは権利の濫用に当たる。
【被告の主張】
本件新実施許諾契約２０条１項の契約終了後に実施を停止する義務を課する条項は，独占禁止法に違反するものではない。被告は，原告以外に４社に対して同種の実施許諾をしており，他の代替製品が既に市場に存在しているため，競争が制限されることはないからである。
第５争点に対する判断
１争点１（本件意匠権及び本件特許権に基づく差止請求権不存在確認の訴えにつき確認の利益はあるか）について
()確認の訴えは，訴えを提起した者の権利又は法律的地位に危険・不安定1が現存し，かつ，その危険・不安定を除去する方法として原告・被告の間で当該権利又は法律的地位の存否を既判力のある判決をもって確定することが有効かつ適切であると認められる場合に限り，確認判決を求める法律上の利益（確認の利益）のある適法な訴えと認められる。
()本件意匠権に基づく差止請求権不存在確認の訴えについて2原告は，原告製品１は平成１６年９月１７日をもって製造を中止したと主張し，平成１８年５月１１日に原告製品１の金型を廃棄したことを立証した（後記２。これによれば，原告は，今後，被告が本件意匠権を侵害すると）主張している原告製品１の製造販売を行わないと主張しているのであり，そうである以上，原告が今後も原告製品１を販売等することを前提として，これらの行為について被告が本件意匠権に基づく差止請求権を有しないことの確認を求めることについて法律上の利益を有するのか疑問の余地がないではない。
しかし，他方，被告は，原告製品１についても，原告製品２とともに，未払の実施許諾料及び実施許諾料相当損害金がある旨主張して，原告に対しこれらの金員の支払を求める訴えを提起しており（前記争いのない事実等()5イ，本件訴訟においても，原告が今後原告製品１を販売し，本件意匠権を）侵害するおそれがあると主張している（後記争点２に関する被告の主張。）また，被告が取引先に対して送付した本件警告書には原告製品１に関する知（）的財産権として本件意匠権が挙げられている前記争いのない事実等()ウ5ため，これを読んだ取引先は，原告製品１が本件意匠権を侵害しているのではないかと受け取るのが通常である。
弁論の全趣旨によれば，原告は，一旦，小池イマテクスに原告製品１を一括販売した上，これを同社から買い戻し，さらにこれを他の取引先に対して販売しているものと認められる。原告の主張によれば，原告の小池イマテクスに対する一括販売分については，被告に対し実施許諾料を全額支払ったというのであるから，かかる原告の主張を前提とする限り，その時点で意匠権に基づく差止請求権は消尽し，小池イマテクスから買い戻した原告製品１を他の取引先に販売する行為は，何ら本件意匠権を侵害するものではないことになる。しかるに，本件新実施許諾契約解除後も上記他の取引先が被告から本件警告書が送付されることによって，原告においては，同取引先から原告製品１が被告の本件意匠権を侵害するものであるとの疑いをもたれ，原告製品１に関する販売契約等を解除され，又は原告製品１の今後の販売が阻害されるおそれが存在するものといえる。さらに，上記未払実施許諾料等請求訴訟において被告が，原告がこれまで支払った原告製品１を含む製品の実施許諾料が不足していると主張し，本件新実施許諾契約を解除していること（前記争いのない事実等()ア）によれば，被告から，今後，原告が販売する原5告製品１について，実施料の支払がなされていない，すなわち実施許諾を欠くものとして，本件意匠権に基づく差止請求がなされるおそれがあるから，原告は，原告製品１について，本件意匠権に基づく差止請求権を有しないことを既判力のある判決をもって確認を求める利益を有するものというべきである。
被告は，上記未払実施許諾料等請求訴訟のみで原告製品１に関する紛争は解決可能であるから本件特許権に基づく差止請求権不存在確認の訴えには確認の利益はないと主張するが，同訴訟のみでは，上記の点についての原告の法律的地位の不安定さを解消することはできないから，この点に関する被告の主張は理由がない。


()本件特許権に基づく差止請求権不存在確認の訴えについて3被告は，原告の複数の取引先に対し，原告製品２をばね付き蝶番と併用した場合にはその吊り戸棚等は，本件特許権に抵触する，今後は原告とではなく吊り戸棚等を販売されている貴社と直接契約することとしたい，もしも実施契約して頂けない場合には本件特許を含む出願公開中の特許出願に関しての特許法６５条の警告とする旨の本件警告書を原告の取引先に送付している（前記争いのない事実等()ウ。本件警告書の上記内容は，要するに，ば5   ）ね付き蝶番を取り付けた棚に取引先が原告製品２を取り付けることは特許権侵害行為となり得ることを告知しているものであり，結局，原告が原告製品２を販売することが本件特許権の間接侵害に当たる旨を告知しているものといえる。被告の本件警告書の送付行為によって，原告には取引先から原告製品２に関する販売契約等を解除されるおそれが存在し，ひいては被告から原告に対して本件特許権に基づく差止め等の請求がなされるおそれも存在するということができる。したがって，原告は現在の法律的地位の不安定を除去するために，原告と被告の間において，被告の原告に対する本件特許権に基づく差止請求権の不存在を確認する法律上の利益を有するというべきである。
，，被告は原告を被告として提起した前記未払実施許諾料等請求訴訟のみで，，，原告と被告間の紛争は解決が可能であると主張するが同訴訟では   原告が本件警告書により，原告製品２の販売をすることができなくなることによる逸失利益相当の損害の発生を防止することはできないなど，原告の現在の法，。律的地位の不安定を除去することはできないから被告の主張は理由がないまた，被告は本件新実施許諾契約２０条１項に基づく差止請求権がある以上は，本件特許権に基づく差止請求権の不存在を確認する必要はないとも主張するが，被告が本件特許権の設定登録前の実施行為につき補償金請求権を示唆する本件警告書を原告の取引先に対して送付している以上，原告自身にとっても補償金支払義務の存否という法律的地位の不安定を除去する必要があることからすると，本件新実施許諾契約２０条１項に基づく差止請求権の存否にかかわりなく，原告は，本件特許権に基づく差止請求権の不存在を確認する法律上の利益を有することが明らかである。
２争点２（原告による本件意匠権侵害のおそれはあるか）について()原告が被告に対して，平成１６年２月１８日から同年９月１７日までの1間に小池イマテクスに販売した原告製品１の売上帳記載（甲２３の１ないし７）の販売個数相当分の実施料を支払ったことは，当事者間に争いがない。また，証拠（甲９０）及び弁論の全趣旨によれば，原告は，平成１８年５月１１日，タイ国から原告製品１の金型（２個で１組となっているもの）を取り寄せた上，公証人の面前でこれを破壊したことが認められる。加えて，原告代表者は，その陳述書（甲７１，７２）において，原告製品１が本件意匠権に係る意匠に類似することを認めた上で，上記実施料支払済み分以外に原告製品１を製造販売しない旨を重ねて言明していることが認められる。()被告は，本件実施許諾契約及び本件新実施許諾契約の存続期間中も，原2告がことさら原告製品１，原告製品２それぞれの個別の製造販売個数を被告に明らかにしようとしなかったことや，原告が小池イマテクスに一括販売した原告製品１を買い戻して顧客に販売するなどしていることから，原告が将来，本件意匠権を侵害する行為に出るかもしれないという疑いを払拭することはできないと主張する。
しかし，証拠（甲７２，７６ないし７８）及び弁論の全趣旨によれば，被告は本件調停が成立する前から，原告製品と特定してはいないものの，自ら開発した地震対策ロック方法の類似品を使用すると，特許出願人として原告の取引先に対し補償金請求をすることがある旨の警告書を原告の取引先に送，，付しており原告が小池イマテクスに対して原告製品１を一括販売したのは原告の取引先を隠し，同取引先に対する警告書の送付を防止するための措置であったと認められる。また，被告がこれらの警告書を原告の取引先に送付することができたことによれば，本件調停成立前は原告は本件実施許諾契約に基づき販売先毎に販売数量を被告に報告していたものと認められること，さらに，本件実施許諾契約及び本件新実施許諾契約上，実施料支払義務は客先に販売した日に発生するとされているため（５条。前記争いのない事実等()ウ，原告が取引先に販売した形式にしなければ被告に対する実施料支4   ）払義務が発生しないこと，被告に対する製造販売個数の報告を原告製品１と原告製品２とで一括して行ってきたのは，本件覚書２条において「販売合，計数」の報告をすることと定めていることによるものと認められるから（前記争いのない事実等()イ，本件調停成立前の実施料の支払について原告4   ）に特段の不審な点はなく，また，本件調停成立後に小池イマテクスに対して一括販売したことについても上記のとおり合理的な理由がある。その他，原告が今後，原告製品１を製造するおそれがあるとは認められない。なお，原告が一旦小池イマテクスから買い戻した製品を他の取引先に販売することは，これらの製品については原告が被告に実施料を支払って意匠権を消尽させたものである以上，本件意匠権を侵害するものとはいえない。よって，現時点（本件口頭弁論終結日時点）においては，原告による原告製品１の販売等が本件意匠権を侵害するおそれ（意匠法３７条１項）があるものとは認められない。
()以上によれば，本件意匠権に基づく差止請求権の不存在確認の訴えは，3理由があるから，これを認容すべきである。


なお，原告は，訴状の請求の趣旨第１項において「被告は，意匠登録番号第１０６５５３９号，同号類似の１の各意匠権に基づ」く差止請求権の不存在確認を求める旨記載して，本件類似意匠権に基づく差止請求権の不存在確認も求めているしかし平成１０年法律第５１号による改正前の意匠法   以。，（下「旧意匠法」という）に規定されていた類似意匠制度は，本意匠の保護。（紛争の防止，権利行使の迅速化）のため，本意匠の権利範囲（類似範囲）を客観的に明確にすることを目的とするものであって，類似意匠の意匠権は本意匠の意匠権と合体するが（旧意匠法２２条，その意義は本意匠の意匠）権の権利範囲を確認するものにほかならない。したがって，本意匠の意匠権を離れて類似意匠の意匠権に基づき権利行使をすることはできないから，本意匠の意匠権とは別に類似意匠の意匠権に基づく差止請求権の不存在確認を求める法律上の利益はないものというべきである。しかし，原告の請求は，本意匠の意匠権とは別の独立した権利としての類似意匠の意匠権のみに基づく差止請求権の不存在確認を別途求める趣旨ではなく，類似意匠の意匠権と合体した一体としての本意匠の意匠権に基づく差止請求権の不存在確認を求める趣旨であると解されるから，主文においては，類似意匠の意匠権に基づく差止請求権の不存在確認請求だけを取り出して同請求を不適法却下することはしないこととする。
３争点６（原告側製品の本件特許権の技術的範囲への属否及び原告製品２の間接侵害の成否について－構成要件Ｄ充足性）について
()原告製品２が，別紙物件目録第２記載の構成を備えることは当事者間に1争いがなく，弁論の全趣旨によれば，原告製品２がほぼ別紙イ号物件目録の図面記載の構成を備えることが認められる。さらに，その地震開始から地震終了時までの動作状況は，別紙動作説明図（原告）及び同（被告）の記載並びに証拠（甲５５）によれば，次のとおりであると認められる（なお，以下においては，別紙イ号物件目録の図面及び同図面内の名称を用いることとする。。）
ア平常時
平常時には，地震検出体Ａ，Ｂ及びＣは，鍔部の天井面を外向きに傾斜，。，，させているため   いずれも外側の安定位置にあるそのため平常時には係止体は上下方向に可動となり，扉等に取り付けられた係止具が開き方向に移動し，上下に動き可能な弾性片が係止体に当たる場合には係止体が軽く持ち上げられるため，扉等は抵抗を受けることなく開閉することができる。
イ地震開始時
地震時には，ゆれによって原告製品２内部の安定位置にあった地震検出体のうち少なくとも１つがその安定位置から係止体の鍔部天井面（係止位置）に移動し，蓋の下面と係止体鍔部との間に挟まれて固定される。この状態で，地震のゆれによって扉等が開こうとすると，係止具に設けられた弾性片の傾斜面を摺動して傾斜面に沿って弾性片を押し下げながら係止具の弾性片頂上部に達して係止具の壁面に当接するが，係止体の鍔部天井面（係止位置）にある地震検出体の存在のために上動が阻止され，かつ弾性片によって押し上げられるため，係止体も，地震検出体も動くことができない状態（別紙動作説明図（被告）ａの２．の場合）になることがある。
ウ地震終了時
上記イのような状況になった場合，地震のゆれがなくなっただけでは，係止体が係止された状態（ロック）は解除されない。
この係止状態を解除するためには，手で押す，あるいは棚等に予めばね付き蝶番を取り付けておいてその弾性を利用して扉等に戻る動きを付勢することによって，係止体下端の弾性片との間に働く摩擦力を上回る強制力を外部から加える必要がある。
ただし，弁論の全趣旨によれば，原告側製品においては，ばね付き蝶番を併用することにより，係止体に対する弾性片の圧着力よりも，このばねの弾性力が勝って，ばねの弾力により開き戸等は強制的に閉じられるものと認められるので，結局，別紙動作説明図（被告）ａの２の場合においても，係止体に弾性片の頂上部が押圧される状態が生じるものの，係止することなく直ちに弾性片が閉じる方向に移動するものと認められるから，これをもって拘束あるいは係止状態には該当しないというべきである。()本件発明の構成要件Ｄの「地震のゆれがなくなることにより扉等の戻る2動きと関係なく前記係止体は扉等の開く動きを許容して動き可能な状態になる」との文言によれば，係止体は，地震のゆれがなくなった時には，扉等の戻る動きを許容するような動きが可能な状態となるものであることは一応理解することができる。しかし「扉等の戻る動きと関係なく」動きが可能な，状態になるという意味については，係止体が扉等の閉じる方向への移動がなくても常に自動的に扉等の開く動きが可能な状態になることをいうのか原，（告の主張，強制的にロック状態となった原因（本件明細書記載の実施例で）は球がロック位置にあること）を「扉等の戻る動き」により除去する必要はないということを意味するにとどまるのか（被告の主張）は，上記文言からは必ずしも明らかではない。本件明細書には，本件発明の構成について７頁の１８行ないし２５行に記載があり，図１８ないし図２０に実施例が挙げられているが，構成要件Ｄの「扉等の戻る動きと関係なく」の意味に関する記載は見当たらない。
，，「（）そこで本件明細書中の本件発明以外の参考例を見ると   装置本体１の係止体（６）が扉等の係止具（７）に係止し扉等のばたつきのほとんどないロック状態となる扉等の地震時ロック方法」に関する説明がなされている箇所（本件特許に係る特許公報（甲３４）６頁４５行以下）には「地震が終わると使用者は隙間を有してロックされている図１０及び図１１の状態の開き戸（９１）を係止保持力以上の力で押す。これにより係止状態が解除され図１０及び図１１の状態から図６及び図７に示す様に係止体（６）は係止具（７）の絞り（７ｃ）を通過し開口（７ａ）へと戻り開き戸（９１）の開閉は自由になる。一方球（９）については地震が終わると係止状態の解除と関係なく振動エリアＡの床面の傾斜により後端室Ａ９に戻る」と記載されており，この記載によれば，構成要件Ｄの「扉等の戻る動き」の記述は，係止体を拘束状態から解放すること，すなわち解放のための扉等の戻る動きについてはこれを含まない概念として用いられているものと認められる。ところで，本件発明においては，別紙動作説明図（被告）図Ａ．のように係止体が拘束されて地震が終了する場合のあることが当然に想定されるところ，そのような特別な場合には，係止体をその拘束（扉等の開く動きを許容しないという意味で，係止される場合が含まれる）状態から解放する必要。があるのは当然である。


したがって，構成要件Ｄの「扉等の戻る動きと関係なく」動きが可能な状態になるという意味は，係止体が扉等の戻るあらゆる動きと関係なく動き可能な状態になるという意味ではなく，係止体が拘束（係止される場合が含まれる）されて地震が終了するという特別な場合を除き（この場合は，その拘束から解放する必要がある，強制的にロック状態となった原因を除去す。）るために扉等の戻る動きを必要とすることはない，という意味であると解するのが相当である。
他方，原告側製品は，前記()のとおり，ばね付き蝶番を併用する構成を1採用することにより，地震終了時に係止体が係止する構造にはなっていないから，そもそも係止体が係止され，あるいは拘束されるという場合を想定することができない。
よって，原告側製品については，係止体が拘束（係止される場合が含まれる）されて地震が終了するという特別な場合を想定することができない以。上，別紙動作説明図（被告）ａの２．のロック状態の原因を除去するためにばね付き蝶番による扉等の戻る動きを必要とするので，構成要件Ｄを充足しない。
被告は，別紙動作説明図（被告）ａの２．の状態を拘束状態であると主張するが，既に判示したとおり，原告側製品においては，ばね付き蝶番を併用することによって，係止体に弾性片の頂上部が押圧される状態は生じるものの，係止することなく直ちに弾性片は閉じる方向に移動するのであり，そもそも係止体が係止され，あるいは拘束されるという場合を想定することができないから，被告の主張は失当である。
()したがって，原告側製品は，本件発明の構成要件Ｄを充足しない。3()以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，原告製品２を4使用した原告側製品は本件発明２ないし４の，原告製品２を使用した地震時ロック方法が本件発明１の各技術的範囲に属するとは認められず，原告製品，。２の製造販売が特許法１０１条１号２号の間接侵害を構成することはないしたがって，被告との間で本件特許権に基づく差止請求権を有しないことの確認を求める原告の請求は，争点７ないし１１について判断するまでもなく理由があるから，これを認容すべきである。
（，４争点１３訴えの追加的変更によって追加された請求の趣旨第３項の訴えは専属的合意管轄を無視してなされたものであり，管轄違背の違法があるか）に
ついて
被告は，本件新実施許諾契約２１条に同契約に関する訴訟・調停の管轄裁判所を被告の特許事務所の所在地を管轄する裁判所（神戸地方裁判所伊丹支部）とする旨の専属的合意管轄の規定があるにもかかわらず，本件新実施許諾契約に基づく差止請求権不存在確認の訴えを追加的変更によって追加し，当裁判所において審理することは違法であると主張する。
しかし，訴えの追加的変更（民事訴訟法１４３条１項）も「一の訴えで数個の請求をする場合」に該当するから「法令に専属管轄の定めがある場合」を，除き（同法１３条，一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提）起することができる（同法７条。被告は，請求の趣旨第３項の訴えについて）は，いわゆる専属的合意管轄の規定があると主張するのみであり，法令に専属管轄の定めがある場合に該当しないから，他の訴えについて当裁判所が管轄を有する限り，請求の趣旨第３項の訴えについても当裁判所が管轄を有することになる。
そして，本件特許権に基づく差止請求権の不存在確認請求に係る訴え（請求の趣旨第２項）は，特許権に基づく差止請求権を訴訟物とする特許権に関する，，，。訴えであるから   同法６条１項４条１項により当裁判所に管轄が存在するしたがって，これと併合提起された請求の趣旨第３項の訴えも，民事訴訟法７条，６条１項により，当裁判所が管轄を有することになる。よって，被告の主張は理由がない。
５争点１４（原告による原告製品２の製造販売行為に対して本件新実施許諾契約２０条１項に基づく差止請求権は認められるか）について()本件新実施許諾契約２０条（契約終了後の措置）１項は   「本契約が期1，間の満了，解除その他理由のいかんを問わず終了したときは乙（原告）は直ちに本件発明等の製造等の実施を停止しなければならない」と定める。そ。して，本件実施許諾契約にも全く同じ条項があり，この点は特に変更が加えられていない（前記争いのない事実等()ウ。4   ）したがって，本件新実施許諾契約が終了した際に，原告が「停止」すべき義務を負うのは「本件発明等の製造等の実施」である。そこで，原告が同，契約終了後に原告製品２を製造販売することが，ここにいう「本件発明等の製造等の実施」に当たるか否かが問題となる。
まず，ここにいう「本件発明等」とは，本件新実施許諾契約１条（定義）１号によれば，被告の名義において平成１０年１２月２５日までに出願された発明，考案及び意匠の開き戸の地震時自動ロック装置に関するものをいうとされている（前記争いのない事実等()ウ。また，本件新実施許諾契約4）２０条１項にいう「実施」とは，同契約１条３号によれば，特許法，実用新案法及び意匠法に定義する実施の用語に従った行為をいうと定義されている（），，   ，前記争いのない事実等()ウから   物の発明についてはその物の生産4使用，譲渡等（譲渡及び貸渡し）若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為であり，方法の発明については，その方法の使用をする行為ということになる（特許法２条３項１，２号。そして，被告は，原告製品２について，そ）の実施許諾のもととなる「本件発明等」としては本件特許権に関する本件発明以外には具体的に主張していないから，結局，原告製品２について原告が本件新実施許諾契約に基づく「停止」義務を負うのは，原告製品２が本件新実施許諾契約にいう「本件発明等」の実施許諾品に当たり，かつ，原告が本件新実施許諾契約終了後に行う原告製品２の製造販売が本件特許権を侵害する（すなわち，原告製品２を使用した原告側製品が本件発明２ないし４の，原告製品２を使用した地震時ロック方法が本件発明１の各技術的範囲に属する）ことを要するものと解すべきである。
なお，被告は，本件実施許諾契約の締結に当たって，実施許諾の対象とする発明，考案，意匠は特定されておらず，本件新実施許諾契約の締結に当たって，本件発明が実施許諾の対象から除外されたとしても，原告製品２は同契約の対象から除外されるものではなく，原告製品２が本件新実施許諾契約の対象であれば，原告製品２の製造販売行為につき原告に対する同契約２０条１項に基づく差止請求権が発生すると主張する。


平成１４年（行ケ）第２３０号　審決取消請求事件
平成１５年４月２４日判決言渡、平成１５年４月１７日口頭弁論終結
判　　　　決
原　　　告　　　　　　ライト工業株式会社
訴訟代理人弁理士　　　永井義久
被　　　告　　　　　　特許庁長官　太田信一郎
指定代理人　　　　　　中田誠、田中弘満、大野克人、林栄二
主　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
特許庁が不服２０００－５８２２号事件について平成１４年３月２６日にした審決を取り消す、との判決。
第２　事案の概要
１　特許庁における手続の経緯
原告は、平成５年３月１１日、名称を「法面安定化用モルタルまたはコンクリートの吹付工法」とする発明（以下「本願発明」という。）につき特許出願（特願平５－５０９５８号）をしたが、拒絶査定を受けたので、これに対する審判（不服２０００－５８２２号）を請求した。この請求に対し、特許庁は、平成１４年３月２６日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本を同年４月９日原告に送達した。
２　本願発明の要旨
平成１４年２月４日付けの手続補正書によれば、本願発明の特許請求の範囲は、次のとおりである（符号アないしウを付加した。）。
【請求項１】ア．開口を有する隣接型枠間に鉄筋を固定した法面上に構築するとともに、混練した吹付材料を管路を通して圧送し、管路の先端のノズルから、前記型枠内に吹き付けその型枠内に充填させて法枠を構築する工法において、イ．セメント：砂＝１：２．７～１：４．０であるモルタルに対して、ホルマイト系鉱物の解砕物が対セメント重量比で０．５～５．０％含有され、さらに減水剤が対セメント重量比で０．５～５．０％含有され、水／セメント比が４０～７０％とされ、スランプ値が１３～２９ｃｍとした吹付材料を練り上げ、ウ．この練り上げたホルマイト系鉱物の解砕物を含む前記吹付材料を圧送ポンプにより前記管路を通して圧送して前記ノズルから吐出させるとともに、前記ノズル先端から５～３０ｍ離間した前記管路の途中位置において、エアを吹込み、前
記吹付材料に前記エアを連行させた状態で吹き付け、
エ．前記エアの吹込み条件を、エア圧力１．５～１０ｋｇｆ／ｃｍ２、エア流
量１～１０Ｎｍ
３／ｍｉｎとすることを特徴とする法面安定化用モルタルの吹付工法。
【請求項２】開口を有する隣接型枠間に鉄筋を固定した法面上に構築するとともに、混練した吹付材料を管路を通して圧送し、管路の先端のノズルから、前記型枠内に吹き付けその型枠内に充填させて法枠を構築する工法において、セメント：砂：フライアッシュまたはスラグ微粉末＝１：２．７：０．１～１：４．０：１．０であるモルタルに対して、ホルマイト系鉱物の解砕物が対セメント重量比で０．５～５．０％含有され、さらに減水剤が対セメント重量比で０．５～５．０％含有され、水／セメント比が４０～７０％とされ、スランプ値が１３
～２９ｃｍとした吹付材料を練り上げ、
この練り上げたホルマイト系鉱物の解砕物を含む前記吹付材料を圧送ポンプにより前記管路を通して圧送して前記ノズルから吐出させるとともに、前記ノズル先端から５～３０ｍ離間した前記管路の途中位置において、エアを吹込み、前記吹
付材料に前記エアを連行させた状態で吹き付け、
前記エアの吹込み条件を、エア圧力１．５～１０ｋｇｆ／ｃｍ２、エア流量１
～１０Ｎｍ
３／ｍｉｎとすることを特徴とする法面安定化用モルタルの吹付工法。【請求項３】開口を有する隣接型枠間に鉄筋を固定した法面上に構築するとともに、混練した吹付材料を管路を通して圧送し、管路の先端のノズルから、前記型枠内に吹き付けその型枠内に充填させて法枠を構築する工法において、セメント：砂：粗骨材＝１：２．７：０．５～１：４．０：３．０であるコンクリートに対して、ホルマイト系鉱物の解砕物が対セメント重量比で０．５～５．０％含有され、さらに減水剤が対セメント重量比で０．５～５．０％含有され、水／セメント比が４０～７０％とされ、スランプ値が１３～２９ｃｍとした吹
付材料を練り上げ、
この練り上げたホルマイト系鉱物の解砕物を含む前記吹付材料を圧送ポンプにより前記管路を通して圧送して前記ノズルから吐出させるとともに、前記ノズル先端から５～３０ｍ離間した前記管路の途中位置において、エアを吹込み、前記吹
付材料に前記エアを連行させた状態で吹き付け、
前記エアの吹込み条件を、エア圧力１．５～１０ｋｇｆ／ｃｍ２、エア流量１
～１０Ｎｍ
３／ｍｉｎとすることを特徴とする法面安定化用コンクリートの吹付工法。
【請求項４】開口を有する隣接型枠間に鉄筋を固定した法面上に構築するとともに、混練した吹付材料を管路を通して圧送し、管路の先端のノズルから、前記型枠内に吹き付けその型枠内に充填させて法枠を構築する工法において、セメント：砂：フライアッシュまたはスラグ微粉末：粗骨材＝１：２．７：０．１：０．５～１：４．０：１．０：３．０であるコンクリートに対して、ホルマイト系鉱物の解砕物が対セメント重量比で０．５～５．０％含有され、さらに減水剤が対セメント重量比で０．５～５．０％含有され、水／セメント比が４０～７０％とされ、スランプ値が１３～２９ｃｍとした吹付材料を練り上げ、この練り上げたホルマイト系鉱物の解砕物を含む前記吹付材料を圧送ポンプにより前記管路を通して圧送して前記ノズルから吐出させるとともに、前記ノズル先端から５～３０ｍ離間した前記管路の途中位置において、エアを吹込み、前記吹
付材料に前記エアを連行させた状態で吹き付け、


前記エアの吹込み条件を、エア圧力１．５～１０ｋｇｆ／ｃｍ２、エア流量１
～１０Ｎｍ
３／ｍｉｎとすることを特徴とする法面安定化用モルタルの吹付工法。【請求項５】吹付ノズル本体に、その先端を取り囲んでリング管を設け、吹付ノズル本体とリング管との間隙内にエアを送入して、このエアを吹付材料とともにリング管先端から吐出させる請求項１～４のいずれか１項に記載の法面安定化用モルタルまたはコンクリートの吹付工法。」
以下、上記各請求項の発明を「本願発明１」などといい、本願発明１ないし５をまとめて「本願発明」という。
３　審決の理由の要点
（１）　審決の理由は、別紙審決書に記載のとおりである。要するに、本願発明１ないし４は、刊行物１（特開昭６１－２８６４５６号公報、甲第３号証）に記載された発明（以下「刊行物１発明」という。）及び刊行物２（特開昭６１－２９５２６５号公報、甲第４号証）及び刊行物３（特開昭６３－２９７２５６号公報、甲第５号証）に記載の発明に基づいて、また、本願発明５は、これらに加え刊行物４（特開昭５６－１４１８６２号公報、甲第６号証）に記載の発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるというものである。（２）　審決が本願発明１について認定した刊行物１発明との相違点は、以下のとおりである（下線を付加）。
【相違点１】　本願発明１では、開口を有する隣接型枠間に鉄筋を固定し、型枠内に吹付材料を吹き付け型枠内に充填させて法枠を構築するのに対し、刊行物１発明では、吹付材料を法面に対して吹き付けライニングを構築する点。【相違点２】　本願発明１では、ノズル先端から５～３０ｍ離間した管路の途中位置においてエアを吹き込むのに対し、刊行物１発明では、ノズルから約２０ｍまでの位置においてエアを吹き込む点。
【相違点３】　本願発明では、セメント：砂＝１：２．７～４．０であるモルタルに対して、ホルマイト系鉱物の解砕物が対セメント重量比で０．５～５．０％含有され、さらに減水剤が対セメント重量比で０．０５～５．０％含有され、水／セメント比が４０～７０％とされ、スランプ値が１３～２９ｃｍとした吹付材料であるのに対し、刊行物１に記載の発明では、吹付材料の配合、スランプ値が不明な点。【相違点４】　本願発明１では、エアの吹込み条件を、エア圧力１．５～１０ｋｇｆ／ｃｍ２、エア流量１～１０Ｎｍ３／ｍｉｎとするのに対し、刊行物１発明では、吹込み条件をエア量４．５～７Ｎｍ３／ｍｉｎとする点。
第３　原告主張の取消事由の要点
審決は、本願発明１と刊行物１発明との相違点に関する認定判断を誤り（取消事由１、２）、本願発明の顕著な効果を看過し（取消事由３）、その結果、本願発明１は当業者が容易に想到し得たものであるとの誤った判断をし、また、本願発明２ないし５についても、これを想到容易と判断した誤りがある（取消事由４）。
１　取消事由１（相違点１に関する認定判断の誤り）
（１）　審決は、本願発明１と刊行物１発明との相違点１について、「開口を有する隣接型枠間に鉄筋を固定し、型枠内に吹付材料を吹き付け型枠内に充填させて法枠を構築することは、例えば、特開昭５３－１１０２０４号公報（甲第７号証）、特開平３－２５１２２号公報（甲第８号証）に記載のように周知技術にすぎず、刊行物１発明に当該周知技術を適用して相違点１に係る本願発明１の構成とすることは当業者が容易になし得ることである。」と判断したが、誤りである。（２）　刊行物１には「ＮＡＴＭを始めとして、空洞、法面などのライニング工法」（１頁右上欄）と記載されているものの、本願発明１が対象とする「法面」についての適用例の記載はなく、法枠を構築するとの記載や示唆も一切ない。「ライニング」とは、「トンネルにおいて掘削後の地山を被覆すること、またその被覆をもいう」（甲第９号証２２１頁）ものであって、法枠の構築に関する範疇のものではない。
（３）　本願発明１及び刊行物１発明は、土木学会編「新体系土木工学　３０特殊コンクリート」（１９８０年技報堂出版、甲第１９号証）１５９頁以下に「湿式（２）」として紹介されている、水と混練した吹付材料を管路を通して圧送し、管路の途中からエアを混入する吹付工法である。
ところが、審決が周知技術として挙げる甲第７号証に記載のものは、「乾式」、「湿式（１）」、「湿式（２）」（分類は甲第１９号証による）のいずれの技術かが不明であり、甲第８号証に記載のものは、「湿式（１）」の範疇に属する技術であって、これらの「乾式」又は「湿式（１）」の技術と「湿式（２）」の範疇に属する刊行物１発明との組合せを想定することは、不自然である。しかも、甲第８号証には、スランプ値が０～５ｃｍ程度の「低スランプの」モルタルやコンクリートを吹き付けて法枠を構築することが示されているにすぎない。従来、法枠を構築する工法においては、「乾式」又は「湿式（１）」形態が採用されていたのであり、「湿式（２）」の形態は採られていなかった。（４）　したがって、法枠を構築する工法に係る周知技術を刊行物１発明に適用することは、当業者が容易になし得る事項ではない。刊行物１発明に法枠を構築する工法に係る周知技術を適用することが容易であるとした審決には明らかな誤りがある。
２　取消事由２（相違点２、３に関する判断の誤り）


（１）　審決は、本願発明１と刊行物１発明との相違点２（エアの吹込み位置の相違）、相違点３（吹付材料の配合及びスランプ値が刊行物１発明では不明な点）及び相違点４（エアの吹込み条件の相違）の判断において、刊行物１のほか刊行物２、３を引用するが、刊行物１ないし３はいずれも「型枠及び鉄筋を有しない面に吹き付けて充填は行わない吹付ライニング工法」に関するものであるから、これらを「法面安定化用モルタルの吹付工法」であって「型枠及び鉄筋を有する面に吹き付けて充填を行う工法」に容易に適用し得るとすること自体が誤りである。（２）　審決は、相違点３に関し、「刊行物１に記載の発明の吹付材料に刊行物２及び３に記載のホルマイト系鉱物の解砕物を含有させ、吹付材料の配合を本願発明１のようにすることは当業者が容易になし得ることである」とするが、刊行物２及び刊行物３に記載の技術を刊行物１のものと組み合わせたとしても、本願発明１の構成には至らない。
ア　刊行物２のものは、セピオライト等とセメント急結材との両者を混合使用することを必須とするものであり、しかも、急結材とセピオライトとをノズルの手前１～１５ｍで別系統で添加するものであり、圧送前の練上げ材料中にセピオライトを含有させるものではなく、また、ホース途中においてエア添加するものではない。仮に、刊行物１のものにおいて、刊行物２に係る急結剤をエアで添加することを想定しても、その部位（ノズルの手前１～１５ｍ）において、セピオライト等を添加するものであるから、本願発明１のように、「モルタルに対して、ホルマイト系鉱物の解砕物が……含有され、……た吹付材料を練り上げ」るものではない。刊行物３のものは、ロックウール（１０～３０重量％）及び水硬性無機接着剤（セメント等）（４０～８５重量％）を主材とする吹付材料を建造物鉄骨、壁面等に吹き付けるもので、吹付対象物が本願発明１のものと異なり、吹付対象面としての共通面としては「耐火性」のコンクリート壁面が想定されるだけであるから、刊行物３のものを刊行物１発明と組み合わせる契機にはならない。刊行物１には、スランプ値が８±２ｃｍのものが記載されているが、本願発明１のスランプ値が１３～２９ｃｍのものとは異なり、しかも、刊行物１のものは、ホルマイト系鉱物を有しない状態でのスランプ値であって、本願発明１の「ホルマイト系鉱物の解砕物を添加してスランプ値が１３～２９ｃｍとして吹付材料を練り上げる」思想はない。
イ　したがって、刊行物２の技術と刊行物１発明との組合せは、スランプ値を８±２ｃｍとして練り上げた材料に、ホルマイト系鉱物の解砕物を「吹付材料とは別系統で輸送しノズルの手前で混合する」形態となるもので、本願発明１の「ホルマイト系鉱物の解砕物を添加してスランプ値が１３～２９ｃｍとして吹付材料を練り上げる」ものとは明らかに異る。また、刊行物３の実施例１のフロー値１３５ｍｍは、スランプ値が２．５超～６．５ｃｍ未満に相当し、また、実施例１は比較例１及び比較例２とに比較して、フロー値（スランプ値）を「低くしている」ものであるから、刊行物３に記載のものは本願発明１のようにスランプ値を高くすることを想定していない。
ウ　審決は、刊行物３における吹付方法が、長距離搬送を要しないものであり、本願発明１の法枠を構築する工法における吹付材料の吹付方法、特に途中でエア添加を行う吹付方法とは明らかに相違していることを捨象し、単に揺変性やダレなどの文言に依拠して、本願発明１の作用効果を無視して独自の論理展開を示すものである。
そもそも本願発明１の主題とする良好な圧送性や巣発生防止に関して、細骨材としての砂や粗骨材としての砂利が吹付材料中に含まれているが故の問題を解決しようとするものであって、細骨材としての砂や粗骨材としての砂利が吹付材料中に含まれていない刊行物３に記載のものにおいては、「ダレ」や「剥落」は問題となるが、圧送性や巣発生は問題とならないものである。しかも、ホルマイト系鉱物の解砕物を添加して、「チキソトロピー性」を得ることのみによって本願発明１の作用効果が得られるものであるとし、エアの特定位置での添加によって「せん断抵抗値」が大きく変化することとの関連性を無視しており、誤りである。（３）　したがって、刊行物１発明に、刊行物２、３の技術を適用することが当業者に容易にできたとする審決の判断には明らかな誤りがある。
３　取消事由３（顕著な効果の看過）
刊行物１ないし３のいずれも、本願発明１のように、吹付材料を型枠内に吹き付けその型枠内に充填させる際に巣の発生を防止するという課題を有しない。刊行物２には、「吹付材料にホルマイト系鉱物が含有される」との構成が開示されているが、かかるホルマイト系鉱物は「吹付材料とは別系統で輸送しノズルの手前で混合する」ものであり、本願発明１の「スランプ値が１３～２９ｃｍとした吹付材料を練り上げ、この練り上げたホルマイト系鉱物の解砕物を含む前記吹付材料を圧送ポンプにより前記管路を通して圧送」するとの構成を有するものではなく、これによる「圧送性の向上」の効果については、何ら開示も示唆もされていない。本願発明１は「ホルマイト系鉱物の解砕物を添加してスランプ値が１３～２９ｃｍとして吹付材料を練り上げ」た吹付材料を圧送するというものであるから、「吹付材料とは別系統で輸送しノズルの手前で混合する」形態（刊行物２）とは、まったく別異の作用効果を奏することが明らかである。
４　取消事由４（本願発明２ないし５の想到容易性についての判断の誤り）本願発明２ないし５は、本願発明１と主要な技術的事項を共通し、さらに技術的事項を付加するものであり、本願発明１についての取消事由がそのまま当てはまる。
第４　被告の反論の要点
１　取消事由１（相違点１に関する認定判断の誤り）に対して（１）　原告は本願発明１が対象とする法面についての適用例の記載は一切ないと主張するが、刊行物１には、湿式の吹付工法が、トンネルの覆工以外にも、法面へのコンクリートやモルタル吹付施工に広く利用されることが明確に示されている。また、原告は刊行物１発明が法枠の構築に関するものでない旨主張するが、審決は、刊行物１発明が法枠の構築に関するものではないという点を相違点１として正しく認定し、検討を行っているものである。
（２）　審決では、本願発明１と刊行物１発明との相違点１の検討に当たり、「開口を有する隣接型枠間に鉄筋を固定し、型枠内に吹付材料を吹き付け型枠内に充填させて法枠を構築する」技術が本願の出願前に周知であったことを示すための一例として、甲第７、８号証を示した。


刊行物１発明と上記周知技術とは、ともに法面への吹付材料の吹付技術に関するものであり、また、刊行物１発明に上記周知技術を適用するにあたり特段の阻害要因も見当たらないことから、刊行物１発明にこの周知技術を適用して相違点１に係る本願発明１の構成とすることは、当業者が容易になし得ることであるとしたものである。
したがって、審決の相違点１の判断に誤りはない。
２　取消事由２（相違点２、３に関する判断の誤り）に対して（１）　刊行物１発明に周知技術を適用して法枠の構築を行うことが当業者にとって容易であることは、既に述べたとおりである。
そして、刊行物１発明と刊行物２、３に記載のものとは、ともに法面へのセメントを主成分とする吹付材料の吹付技術に関するものであり、また、刊行物１発明と刊行物３に記載のものとは、ともに対象面へのセメントを主成分とする吹付材料の吹付技術に関するものであり、刊行物１発明に刊行物２、３に記載の技術事項を適用するにあたり特段の阻害要因も見当たらないことから、刊行物１発明に刊行物２、３に記載の技術事項を適用することは当業者が容易になし得ることであるとしたものである。
（２）　特に、相違点３について述べると、次のとおりである。
ア　アルマイト系鉱物の解砕物の添加について
刊行物３には、繊維状含水ケイ酸マグネシウム（本願発明１の「ホルマイト系鉱物の解砕物」に相当）を含有する吹付材料が記載されており、圧送前の吹付材料中にホルマイト系鉱物の解砕物を含有させ、その吹付材料を吹き付けるという技術事項が記載されている。
そして、刊行物１に記載される吹付材料と刊行物３に記載のものとは、ともに対象面に吹き付けられるセメントを主成分とする吹付材料に関するものであり、また、刊行物１発明に刊行物３に記載の上記技術事項を適用するにあたり特段の阻害要因も見当たらないから、刊行物１発明に、刊行物３に記載の上記技術事項を適用して、圧送前の吹付材料中にホルマイト系鉱物の解砕物を含有させることは、当業者が容易になし得ることである。
イ　スランプ値を高く設定することについて
「チキソトロピー」（揺変性）の性質を踏まえると、刊行物３の吹付材料は、チキソトロピー性を付与したため、圧送時にはゾル状（粘性が低い状態）で流動性が高く、吹付時にはゲル状（粘性が高い状態）でダレや剥落の恐れがない、圧送及び吹き付けの作業性に優れたものであると解され、言い換えれば、吹付材料をダレや剥落を生ずるような水分が多く軟らかい（スランプ値が高い）ものとしても、ホルマイト系鉱物の解砕物を含有させてチキソトロピー性を付与することにより、ダレや剥落を防止できるということが示唆されているといえる。吹付材料のスランプ値を低く（水分が少なく固く）すると圧送距離が短くなり、リバウンドロスも多く発生し、逆に、スランプ値を高く（水分が多く軟らかく）すると圧送距離を長くすることができ、リバウンドロスの発生も抑えられるが、吹き付けた際にダレが生じやすくなることは、法面へのコンクリートやモルタル吹付け工法において自明の課題である。
してみると、上記スランプ値の高い吹付材料における課題を、チキソトロピー性を付与することにより解決できることは明らかであるから、吹付材料のスランプ値を通常より高くすることができるといえる。
そして、ホルマイト系鉱物の解砕物を含有させた吹付材料においてスランプ値を本願発明１の数値範囲にすることは、設計強度、作業性等を考慮して当業者が適宜なし得ることである。
ウ　したがって、審決の相違点３の判断に誤りはない。
３　取消事由３（顕著な効果の看過）に対して
スランプ値の高い吹付材料を使用すれば、リバウンドロスが低減し、長距離圧送が可能になることは、自明の効果である。
ホルマイト系鉱物の解砕物を含有させることにより、吹付材料の吹き付け時のダレを防止できることは刊行物３に記載されている。
セメントの配合比を高くすることにより、巣を防止し、吹付材料の強度を向上できることは自明の効果である。
したがって、本願発明１の効果はいずれも刊行物１発明及び刊行物２、３に記載のものから当業者であれば当然に予測し得たことにすぎない。４　取消事由４（本願発明２ないし５の想到容易性についての判断の誤り）に対
して
また、審決における本願発明１の想到容易性についての判断に誤りはないから、本願発明１と主要な技術的事項を共通し、これらの事項について本願発明１についてと同様の判断を行った、本願発明２ないし５の想到容易性についての審決の判断に、誤りはない。
第５　当裁判所の判断
１　本願発明１の概要
（１）　本願明細書（甲第２号証の２）の特許請求の範囲【請求項１】及び発明の詳細な説明欄の記載によれば、本願発明１は、ア．「開口を有する隣接型枠間に鉄筋を固定した法面上に構築するとともに、混練した吹付材料を管路を通して圧送し、管路の先端のノズルから、前記型枠内に吹き付けその型枠内に充填させて法枠を構築する工法」（以下、「吹付法枠工法」ということがある。）において、イ．ホルマイト系鉱物の解砕物を含む特定の配合で練り上げた吹付材料を、ウ．ポンプ圧送し、管路の途中位置でエアを吹き込み、エ．特定のエア吹き込み条件（エア圧力及びエア流量）の下で吹付材料をエアとともに吹き付ける、というものであって、この構成により、①リバウンドロスを低減させ、ロスがモルタル又はコンクリート中で巣になることを防止する、②ダレの生じない良好な吹付（ダレ止め効果）、③圧送性が良好となり、長距離圧送が可能となる、④吹付材料の強度が高いものとなる、という効果を奏するものとされている（【作用】欄の【００２１】～【００２７】）。
（２）　そして、本願明細書の発明の詳細な説明欄には、【従来の技術】の欄（【０００２】～【００１０】）に、次のとおり記載されている。「法面の安定化に際して、モルタル類の吹付工法が汎用されている。特に、近年では、格子状の法枠をモルタル類の吹付により法面上に構築して、法面を安定化させる工法が一般的である。この場合における吹付工法としては、大別すると次記の通りである。
Ａ．湿式吹付工法
吹付機内でセメント、砂および砂利などを水と混練し、圧縮空気に乗せてホース内を圧送して、先端の吹付ノズルから対象面に吹き付ける工法。
Ｂ．乾式吹付工法
吹付機内でセメントと骨材とを混合し、これを圧縮空気にてホース内を圧送し、吹付ノズル部分で、別系統から圧送した水と合流させて、吹付ノズルの先端から対象面に吹き付ける工法。
この場合、吹付材料としては、通常、・・・を基本としている。しかし、・・・、十分な強度を得ることができない。


これらの問題に対して、ポンプ併用の吹付工法が考えられる。すなわち、ＮＡＴＭ工法に代表されるトンネルのライニングの場合のように、・・・ポンプにより、流動性のある吹付材料を、ノズル付近までホース内をポンプ圧送し、別系統で送った圧縮空気を吹付ノズル付近で合流させて、吹き付ける工法である。この工法の利点は、吹付ノズル付近まではポンプにより圧送するので、エアで圧送する距離が従来一般の吹付工法に比較して短くなるために、セメントペースト分が多く、流動性が高い吹付材料や、単位セメント量が多い吹付材料でも吹付可能であるとともに、リバウンドロスが少なく、十分な強度が得られる利点があることを、本発明者らも確認済みである。」
これによれば、吹付法枠工法が一般的な工法であること、及び、モルタル類の吹付工法には大別して、A.水と混練した材料を圧縮空気でホース内圧送し吹き付ける方法（以下「湿式（１）」という。）、B.水と混ぜない材料を圧縮空気でホース内圧送し、ノズル部分で水と合流させて吹き付ける方法（以下「乾式」という。）があり、さらに、C.水と混練した吹付材料をポンプにより圧送し、別系統で送った圧縮空気とノズル付近で合流させて吹き付ける方法（以下「湿式（２）」という。）も用いられていることが説明されている。
さらに、湿式（２）について、【発明が解決しようとする課題】の欄（【００１１】～【００１５】）に、次のとおり記載されている。「しかしながら、このポンプ併用の吹付方法には、次記の問題がある。（１）長距離圧送の困難性・・・吹付後のダレを防止するためにスランプを低くすると圧送距離及び圧送高さに限界が生じる。この場合、減水材や流動化剤を添加することにより・・・結果として圧送性の大幅な改善はできない。・・・（２）ダレが生じ易い　　法面を対象とする場合には、前述のように長距離圧送が必要となるが、このため、従来の一般的に（な）吹付工法に比較して材料の流動性を高くする必要があり、その結果、吹き付けた際のダレが生じやすい。逆にスランプを低くすると、・・・リバウンドロスが多く発生し、ポンプ併用の吹付工法の利点がなくなる。
したがって、本発明の主たる課題は、長距離圧送を可能とすること、吹き付けた際のダレを防止すること、リバウンドロスを少なくすること、強度を充分なものとすることにある。」
２　取消事由１（相違点１に関する認定判断の誤り）について原告は、本願発明１と刊行物１発明との相違点１に関して審決のした判断に誤りがあると主張するので、まず、刊行物１発明について検討し、その後に相違点１に関する審決の判断の当否について検討する。
（１）　刊行物１発明
ア　刊行物１（特開昭６１－２８６４５６号公報、甲第３号証）には、以下の記載がある。
(ア)　「（１）資料をポンプから所定距離まで剛性管路で圧送し、この剛性管路の終端位置で圧送用エアを添加し、吹付ノズルまで可とう管路で気流搬送して吹付ける工法であって、前記圧送用エアの回路に流量測定値制御弁を設け、該流量測定値制御弁により吹付エア量を常時制御しながら吹付けることを特徴とする湿式吹付け工法。」（特許請求の範囲）
(イ)　「本発明は主としてコンクリート類の湿式吹付け工法に関するものである。」（１頁右下欄１、２行（産業上の利用分野の欄））(ウ)　「コンクリートやモルタルなどの水硬性資料の施工法として乾式および湿式の吹付け工法があり、特に後者は…ＮＡＴＭを始めとして、空洞、法面などのライニング工法として広く利用されている。この湿式吹付け工法は、セメントと骨材と水の混練物をポンプから吹付けノズルまでホースにより濃密状態で圧送し､吹付けノズル付近で圧縮エアを添加して噴射する方法など各種手法がある。」（１頁右下欄４行～１２行（従来の技術と問題点の欄））
(エ)　「本発明・・の目的とするところは、高度の熟練や経験を要さずに常に最適な吹付け状態を保持することができ、粉塵およびはね返り少なく、品質性状の良好、安定した吹付層を形成することができる湿式吹付工法を提供することにある。」（２頁左上欄８行～１３行（問題点を解決するための手段の欄））(オ)　「従来の・・吹付けノズル付近部位でエアを添加する方法は、前記した粉塵、はね返りの問題のほか、詰りの発生、付着力の点などから好ましくなく、ポンプから一定の距離までパイプで濃密搬送し、これの終端位置で圧縮エアを添加し、それ以降吹付ノズルまでホースで気流搬送して噴射する工法が基本的に好適であることがわかった。」（２頁左上欄１５行～右上欄３行（同上））(カ)　「６は剛性管路２と可とう管路４の境界部位に介在接続された圧縮エア添加部であり、この添加部６は、湿状資料の分離を防止する点から、一般に、吹付けノズルから後方約２０ｍの位置までとすることが好ましい。」（２頁右下欄２行～６行（実施例の欄））
(キ)　「本発明の場合・・流量定置制御弁・・にエア量を設定し、この弁により自動的に施工に最適なエア量で圧送用のエアの添加が行われるので、粉塵、リバウンドが少なく、またエア量のバラツキに起因する資料の分離が生じず、単位エア量当りに含まれる資料量が正確に管理されるため、層厚のバラツキも少なく、表面性状も良好となる。」（４頁左上欄１２行～１９行（同上））(ク)　「直径１０ｍのトンネル切羽にコンクリート吹付けを行った。配合はセメント・・・ＳＩ：８±２ｃｍ、・・・とした。・・・剛性管路は・・・全長６０ｍのものとし、この端部に圧縮エア添加部を接続し、該添加部の前端から・・・長さ１０ｍのゴムホースで可とう管路を作り、これの端に・・混和剤添加ノズルを接続し、該ノズルから２．５ｍの位置に吹付けノズルを接続した。」（４頁左下欄１１行～５頁左上欄１１行（実施例））


イ　上記アの各記載によれば、刊行物１には、水と混練した吹付材料をポンプでホース内圧送し、圧送路の途中で圧縮エアを添加するコンクリート類の湿式吹付工法工法（湿式（２））が記載され、その圧縮エアの添加に関しては、吹付材料の分離を防止する点から、圧縮エアの添加位置をノズルから後方２０ｍまでの位置とすることが好ましいことが開示されているということができる。（２）　相違点１に関する審決の認定判断の当否（取消事由１について）ア　原告は、相違点１に関する審決の判断「開口を有する隣接型枠間に鉄筋を固定し、型枠内に吹付材料を吹き付け型枠内に充填させて法枠を構築することは、例えば、特開昭５３－１１０２０４号公報（甲第７号証）、特開平３－２５１２２号公報（甲第８号証）に記載のように周知技術にすぎず、刊行物１に記載の発明に当該周知技術を適用して相違点１に係る本願発明１の構成とすることは当業者が容易になし得ることである。」（審決書６、７頁）に対して、刊行物１に記載のものは、トンネルにおいて掘削後の地山を被覆するライニング工法に係るもので、法面についての適用例や、法枠を構築するとの記載や示唆は一切ないから、法枠を構築する工法に係る周知技術を刊行物１発明に適用することは当業者が容易になし得ることではないと主張する。
しかし、刊行物１は、湿式の吹付工法が従来から空洞、法面などのライニング工法として広く利用されていることを述べているから（上記（１）ア(ウ)）、湿式の吹付工法の１種である刊行物１発明の湿式吹付工法（湿式（２））がその施工対象に法面も含むものであることは明らかである。そして、型枠内に吹付材料を吹き付けて法枠を構築する場合に湿式吹付工法（湿式（２））を適用できないとする理由は、刊行物１はもとより、本件全証拠を検討しても見いだすことができない。そうすると、刊行物１に記載された湿式の吹付工法（湿式（２））を、原告も周知の技術と認める「開口を有する隣接型枠間に鉄筋を固定し、型枠内に吹付材料を吹き付け型枠内に充填させて法枠を構築する」工法（吹付法枠工法）に適用することは、当業者であれば容易に想到することというべきである。これと結論において同旨の審決の判断に誤りはない。
イ　原告は、「開口を有する隣接型枠間に鉄筋を固定し、型枠内に吹付材料を吹き付け型枠内に充填させて法枠を構築すること」（吹付法枠工法）が周知技術であっても、審決が周知技術の例として挙げた甲第７、第８号証に記載のものは、いずれも湿式（２）に属するものではないから、湿式（２）の工法である刊行物１発明に別の類型に属する甲第７、第８号証記載の技術を組み合わせることは、当業者の想到するところでない旨、主張する。
しかし、審決は、刊行物１発明と甲第７、第８号証に記載された技術自体との組合せの容易性について判断したものではなく、「開口を有する隣接型枠間に鉄筋を固定し、型枠内に吹付材料を吹き付け型枠内に充填させて法枠を構築すること」（吹付法枠工法）が周知技術であることの例証として甲第７、第８号証を挙げ、このような法枠構築に関する周知技術を刊行物１発明に適用することは容易であると判断したものである。原告の上記主張は、審決の説示を正解しないものであって、理由がない。そして、法枠構築に関する周知技術を刊行物１発明に適用して相違点１に係る構成とすることが容易であることは、アに判断したとおりであるから、原告の主張は採用することができない。
以上のとおりであるから、原告主張の取消事由１は理由がない。３　取消事由２（相違点２、３に関する判断の誤り）について（１）　審決は、本願発明１と刊行物１発明との相違点２につき、刊行物１発明において「エアの吹込み位置を相違点２に係る本願発明１の構成とすることは当業者が適宜なし得ることである。」（審決書７頁）と判断し、また、相違点３につき、刊行物１発明の「吹付材料に刊行物２及び３に記載のホルマイト系鉱物の解砕物を含有させ、吹付材料の配合を本願発明１のようにすることは当業者が容易になし得ることである。また、吹付材料のスランプ値については、・・・刊行物３には、ホルマイト系鉱物の解砕物の作用により吹付材料が揺変性を示し、圧送及び吹き付けの作業性に優れ、ダレや剥落の恐れがないことが記載されており、当該記載からみて、吹付材料にホルマイト系鉱物の解砕物を含有させることにより、スランプ値を高く設定することができることは明らかであるから、刊行物１発明の吹付材料に刊行物２及び３に記載のホルマイト系鉱物の解砕物を含有させた吹付材料においてスランプ値を本願発明１のようにすることは、設計強度、作業性等を考慮して当業者が適宜なし得ることである。」（審決書７、８頁）と判断した。原告は、審決のこれらの判断が誤りであると主張する。（２）　まず、相違点２について検討する。
刊行物１には、圧縮エアの吹き込み位置として好ましいのは、「ノズルから約２０ｍまでの位置」（上記（１）ア(カ)）と記載されており、これは、本願発明１のエアの吹込み位置である「ノズル先端から５～３０ｍ離間した管路の途中位置」と数値範囲において一部重複する。
さらに、エアの吹込み位置を吹付ノズルから５～３０ｍとすることについて、本願明細書には、【実施例】の欄に、「空気の投入位置が吹付ノズル１３に近いと、吹付ノズル１３を保持しながら、移動し難くなり、作業性に低下をもたらす。逆に、過度に遠いと、搬送中に材料の分離などを生じる虞れがある。また、圧送ポンプ１１からは、吐出材料の流れを安定させるために、少なくとも５ｍ以上離れることが好ましい。」【００３２】と記載されるのみであり、このことに照らせば、管路の途中でエアを吹き込む湿式吹付工法（湿式（２））において、管路のどの位置にエアを吹き込むかは、吹付材料、その他施工条件に応じて適宜定め得る事項にすぎないというべきである。
したがって、刊行物１発明においてエアの吹込み位置を相違点２に係る本願発明１の構成とすることは当業者が適宜なし得たことである旨の審決の判断に誤りはない。
（３）　相違点３について、検討する。


ア　審決の認定した相違点３は、吹付材料の配合及びスランプ値に関する。この相違点３について判断するに当たり、審決は、①刊行物２には、減水剤が含有されていないこと及びスランプ値が不明であることを除いて、他の配合割合は本願発明１の数値範囲内にある吹付材料が記載されている、②刊行物１には、スランプ値は本願発明１より低いが、水／セメント比は本願発明１の数値範囲内の吹付材料が記載されている、③刊行物３には、繊維状含水ケイ酸マグネシウム（ホルマイト系鉱物の解砕物）を含有する湿式吹付材が記載されており、繊維状含水ケイ酸マグネシウムの作用により湿式吹付材が揺変性を示し、圧送及び吹付の作業性に優れ、ダレや剥落の恐れがないことが記載されている旨、認定している（審決書７頁）。刊行物２及び３に審決の認定した上記①ないし③の事項が記載されていることに争いはない。
特に、刊行物３（特開昭６３－２９７２５６号公報、甲第５号証）の記載事項について補足すると、刊行物３の発明は「湿式吹付材」に関するものであり、その詳細説明中の〔効果〕の欄には、「本発明の湿式吹付材は、・・・繊維状ケイ酸マグネシウム独特の作用に基づき優れた保水性と揺変性を示す。これにより、本発明の湿式吹付材は圧送および吹き付けの作業性に優れ、ダレや剥落の恐れなく１回で５０㎜以上の厚吹きが可能である。」（甲第５号証２頁右下欄２行～６行）と記載されている。この記載は、刊行物３の吹付材料は、ホルマイト系鉱物の解砕物に当たる繊維状含水ケイ酸マグネシウムの含有によって、圧送時には流動性が高く、対象面に吹き付けられた時にはダレや剥落の恐れの少ないものとなることを述べたものと理解される。
イ　ところで、管路内を搬送される水を含んだ吹付材料をエアと共に対象物（面）に吹き付ける湿式吹付工法において、吹付材料の圧送性を良くし圧送距離を長くすることは、一般的ないし自明の課題ということができる。また、吹付材料のスランプ値を低く（固く）すると圧送性が悪く、リバウンドロスも多く発生し、逆に、スランプ値を高く（柔らかく）すると、圧送性は改善され、リバウンドロスの発生も抑えることができるが、吹き付けた際にダレや剥離が生じやすくなることは、湿式吹付工法を実施する当業者にとって常識に属する事項であるから、圧送性の改善をしつつ、リバウンドロスの低減とダレや剥離の防止を図ることは、当業者にとって自明の課題といってよい。そうすると、刊行物３の上記記載に接した当業者にとって、通常のモルタルやコンクリートの吹付材料にホルマイト系鉱物の解砕物を含有させ、これによって、圧送性を向上させつつ、リバウンドロスの低減とダレの防止を図ることは、ごく自然な発想と考えられる。
そして、ホルマイト系鉱物の解砕物を添加した湿式吹付材料が「圧送および吹き付けの作業性に優れ、ダレや剥落の恐れなく・・・厚吹きが可能である。」（刊行物３の記載）ということは、ホルマイト系鉱物の解砕物を添加したものは、これを添加しないものと較べて、吹付け時のダレや剥離が生じにくいということを意味するから、その練り上げ時のスランプ値を、ホルマイト系鉱物の解砕物を添加しないものに較べて、より高く（軟らかく）設定することができるとの理解も、また、自然に得られるものといえる。
そうすると、刊行物１発明の技術において、ホルマイト系鉱物の解砕物を含有させるとともに、練り上げ時のスランプ値を従来のもののスランプ値（たとえば甲第１９号証の１６０頁の図－６．１に示される湿式（２）工法では「６～１２ｃｍ」）よりも高い範囲とし、本願発明１の１３～２９ｃｍとすることは、設計強度、作業性等を考慮して当業者が適宜なし得ることというべきである。ウ　原告は、スランプ値１３～２９ｃｍを選択することは、本願発明１のホルマイト系鉱物の解砕物を添加することと、エアを特定位置で添加することとが相侯って初めてなし得ることであると主張する。
確かに、エアを途中で添加する本願発明１の方法（エア打設）は、エアをノズル付近で添加する方法（ポンプ打設）と較べて、大きなせん断抵抗値の上昇、スランプ値の降下がみられる（甲第２号証の２・本願公開公報の図７～９）から、練り上げ時のスランプ値をより高くすることができると考えられる。しかし、刊行物１発明でも、エアはノズルから２０ｍまで離れた特定の位置、例えば実施例では１２．５ｍ付近で添加されるものであって、そのエア添加位置が本願発明１の「５～３０ｍ」の範囲と格別相違しているものではないから、このようなエア添加位置において、ホルマイト系鉱物の解砕物を添加した刊行物３の吹付材料を使用し、刊行物１発明の実施例のように吹付けを実施しようとする場合に、吹付材料のスランプ値を１３～２９ｃｍとすることは、ダレや剥離性、設計強度、圧送性、作業性等を考慮して当業者が適宜なし得ることというべきである。
この点に関する原告の主張は採用することができない。（４）　原告は、その他縷々主張するが、それらの主張に理由がないことは、上記（２）、（３）に説示したところから明らかであり、原告の主張をすべて検討しても、相違点２、３についての審決の判断に誤りは認められない。原告主張の取消事由２は理由がない。
４　取消事由３（効果の看過）について
原告は、審決の「全体として本願発明１の奏する効果も、刊行物１発明及び刊行物２、３に記載のものから当業者が当然に予測できる程度のものであって、顕著なものとはいえない。」との判断に対し、刊行物１ないし３には吹付材料を型枠内に吹き付けその型枠内に充填させる際に「巣」の発生を防止できることや圧送性の向上の効果について何ら示唆されていないと主張する。
しかし、スランプ値の高い吹付材料を使用すれば、リバウンドロスが低減し、長距離圧送が可能となることは、自明の効果である。また、ホルマイト系鉱物の解砕物を含有させることにより吹付時のダレを防止できることは、刊行物３に記載されている。さらに、セメントの配合比を高くすることにより、巣の発生を防止し、吹付材料の強度を向上し得ることも自明である。
したがって、本願発明１の効果である「長距離圧送を可能とすること」、「吹き付けた際のダレを防止すること」、「リバウンドロスを少なくすること」及び「強度を充分なものとすること」（本願明細書【００７６】）は、いずれも湿式（２）の工法の本来の特性、刊行物１発明及び刊行物３に記載の事項から、当業者であれば当然に予測し得る程度のことにすぎない。
審決における本願発明１の効果についての判断に誤りはなく、原告主張の取消事由３は理由がない。


主　　　　文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１　控訴の趣旨
１　原判決を取り消す。
２　本件を名古屋地方裁判所に差し戻す。
第２　事案の概要
１　本件訴訟の経緯
本件は，出入国管理及び難民認定法（以下「法」という。）別表第２に定める「日本人の配偶者等」の在留資格をもって本邦に在留していた外国人である控訴人が，上記在留資格による在留期間の更新を申請したところ，法務大臣から平成１３年１２月３日付けで在留期間の更新を許可しない旨の処分（以下「本件処分」という。）を受けたことから，その取消しを求めた行政訴訟である。
控訴人は，本件処分は，控訴人が平成１２年１月１５日に犯した窃盗の事実により，豊橋簡易裁判所において，窃盗罪により懲役１年，執行猶予３年の判決を受けたことを理由とするものであるが，同事案は，スーパーマーケットで米４袋を盗取したというものであって，被害は軽微であるうえ直ちに回復されており，前科前歴のない控訴人に対する量刑としてはもともと過重であり，しかも，控訴人が帰国すれば，その後控訴人を頼って来日した控訴人の実子の生活の基盤が失われ父子の別離を強いる結果となるなど，本件処分には裁量権を逸脱した違法事由があるとして，本件処分の取消しを求めた。
これに対し，原審は，控訴人に本件処分の取消しを求める訴えの利益があるかどうかの点について限定して審理をし，控訴人には上記訴えの利益がないとして，控訴人の訴えを却下したため，これに不服である控訴人が控訴をした。
２　争いのない事実等
次のとおり付加訂正するほかは，原判決の「事実及び理由」欄の「第２事案の概要」の「１」に摘示のとおりであるから，これを引用する。(1)　原判決３頁５行目の「本件申請に対し」から７行目の「同日」までを「控訴人の在留状況が好ましいものとは認められず，在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるとは認められないとして本件処分をし」と改める。
(2)　同１０行目の「申請をした」の後に「（以下「本件変更申請」という。）」を，１２行目の「在留資格変更許可処分をした」の後に「（以下「本件変更処分」という。）をそれぞれ加える。
(3)　同１６行目末尾に改行のうえ，次のとおり加える。「(6)　出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律（平成１３年法律１３６号，平成１４年３月１日施行）により，法に規定する法務大臣の権限は，法務省令で定めるところにより，地方入国管理局長に委任することができることとされ（法６９条の２），出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令（平成１４年法務省令１３号，平成１４年４月１日施行）により法施行規則（昭和５６年法務省令５４号，以下「規則」という。）が改正されて，法務大臣から地方入国管理局長に委任される権限は，法施行規則６１条の２各号の定めるところとなった。その結果，本件訴訟にかかる法２１条３項の法務大臣の権限は，名古屋入国管理局長に委任され（規則６１条の２第７号），被控訴人が本件訴訟を承継した（弁論の全趣旨）。」
３　争点
(1)　控訴人のした本件変更申請は錯誤または通謀虚偽表示により無効であり，控訴人には本件処分の効力を争う法的な利益があるといえるか。
（控訴人の主張）
控訴人は，平成１３年１２月３日「日本人の配偶者等」の資格での在留期間の更新を不許可とする本件処分を受けたが，その時点では従前得ていた在留期間更新許可の在留期限が経過していたため，不法残留にならずに上記在留資格での在留期間更新申請を再度行うために，同月１０日，再申請時点までの期間をつなぐための「短期滞在」への変更申請書類及びその更新書類２通並びに「日本人配偶者等」への変更申請書類１通を名古屋入管に提出した。ところが，上記各書類はいずれも受付を拒絶され，その際，控訴人は，名古屋入管の担当者から，航空券の予約をしてくれば「短期滞在」資格の在留を許可する，事情が変われば再度の申請の受付もあり得るとの指示，示唆を受けた。そこで，控訴人は，これに従い，本件変更申請と２回の在留期間更新許可申請を同時に行ったのである。控訴人が本件変更申請を行わなければ，いずれ強制退去処分を受けることは明白であり，控訴人はこれを避けるために，名古屋入管側に強制されて本件変更申請を行ったものである。したがって，本件変更申請は，控訴人の真意に基づくものではなく，錯誤または通謀虚偽表示により無効である。以上のとおりであるから，控訴人が引き続き本邦に在留するためには，本件訴訟において本件処分の効力を争うほかなく，本件訴えには訴えの利益が認められる。
（被控訴人の主張）
本件変更申請は，控訴人が自らの意思に基づいて行ったものであり，名古屋入管の担当者がこれを強制したなどいうことはない。また，名古屋入管の担当者は，控訴人に対し，いったん「短期滞在」在留資格への変更許可を受けた後に，再度「日本人の配偶者等」在留資格への変更を申請し，あるいは不法残留を理由とする退去強制手続の中で，法務大臣に対して残留を認めるようアピールする途があることを説明している。そうであるから，控訴人のした本件変更申請が錯誤または通謀虚偽表示により無効であるなどということはない。したがって，本件処分後，控訴人の在留資格が，本件変更申請に基づいて「短期滞在」に変更された以上，現時点で本件処分が取り消されたとしても，控訴人に対してそれ以前の在留資格である「日本人の配偶者等」の資格で在留期間の更新の許可を受ける余地はなく，控訴人には，もはや本件処分の取消しを求める訴えの利益はない。(2)　控訴人は，本件処分を取り消す判決により，改めて「日本人の配偶者等」の在留資格の期間更新申請を審査される権利を取得し，配偶者等の在留資格の期間更新許可処分（及びその更新許可処分）を受ける可能性を有するといえるか。
（控訴人の主張）


取消判決は，行政庁その他の関係行政庁を拘束し，処分庁は改めて判決の趣旨に従った処分をすることになる（行政事件訴訟法３３条１項，２項）。本件においては，本件処分が違法として取り消された場合，申請に対して許可も不許可もしていない状態になり再審査が行われるが，判決で指摘された違法を犯さないように配慮すれば許可以外の選択肢がないという場合には，当初の更新申請を許可することになる。そうすると，一時的に，「日本人の配偶者等」の在留資格と「短期滞在」の在留資格とが併存することになるが，取消判決の拘束力は，判決の趣旨に従いこれを実現すべく行動すべき義務を行政庁に課す制度であるから，両立しない処分が存在する場合には，行政庁は，職権でそのいずれかを取り消すべきである。これは一在留一資格の原則違反を理由とする是正措置であるから，取り消されるべき処分に違法性があることを要しない。そして，両在留資格を比較対照すると，「日本人の配偶者等」の在留資格の方が被処分者に利益であることは明らかであるから，「短期滞在」の在留資格を取り消すのが妥当である。また，上記変更許可申請は控訴人にとって利益処分を求めるものである以上，これを取り下げることは控訴人の自由であるから，裁判所は，弁論の全趣旨によりまたは控訴人の意思を確認したうえで，控訴人が本件変更申請を取り下げるのと引き替えに，本件処分を取り消す旨の判決をすることが可能であり，そうすれば，職権による取消しを論ずるまでもなく，被控訴人の所謂一在留一資格の原則との抵触を回避することが可能となる。
以上のとおりであるから，控訴人は，本件処分の取消しにより「日本人の配偶者等」として本邦に適法に在留する資格を回復しうる地位を取得するので，本件訴訟によって，本件処分の取消しを求める法的利益があり，本件訴えには訴えの利益が認められる。
（被控訴人の主張）
取消判決の拘束力に基づいて行われる再度の行政処分は，当該処分を行う際の事情に基づいて行われるべきものであり，本件処分が取り消されたとしても，再度の処分は有効な在留資格変更許可処分が行われている状態を前提として行わざるを得ない。しかし，ある在留資格に基づいて在留期間更新の申請をした者が，その不許可処分を受けた後，他の在留資格の変更許可申請をし，その変更許可処分を受けたときには，一在留一資格の原則から，その者には変更許可処分と抵触するような二重の在留資格を与えることはできない。短期滞在への資格変更許可処分と在留期間更新不許可処分とは，別個独立の処分というべきであるから，仮に，在留期間更新不許可処分の取消判決が確定したとしても，その判決の効力によって，資格変更許可処分が当然に失効したり，是正義務が発生するとの法的根拠はないと言わざるを得ない。もし仮に，上記の状況の下で在留期間更新許可処分を行うべきものとすれば，再度の行政処分が一在留一資格の原則に抵触する原始的瑕疵を帯びた処分となってしまい不合理である。なお，許認可のような申請に基づく行政行為については，当該行政行為が行われるまでの間であれば随時意思表示を撤回することができるものの，行政行為が発効した後は申請を撤回する余地はない。以上を前提とすれば，仮に本件処分の取消判決があったとしても，判決の理由に沿った新たな在留期間更新許可処分をすることはできず，したがって，本件処分の取消しにより保護されるべき権利ないし利益を回復することはできないのであるから，結局，本件処分の取消しを求める訴えは，訴えの利益を欠くと言わざるを得ない。
第３　当裁判所の判断
１　争点(1)について
(1)　甲第２２号証，乙第３ないし第６号証，第１９ないし第２１号証及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実を認めることができる。ア　名古屋入管は，平成１３年１２月３日，控訴人が同年５月２１日にした「日本人の配偶者等」の在留期間更新申請に関し，控訴人の出頭を求め，控訴人に対し，在留期間更新不許可を内容とする通知書を交付し告知した。
イ　控訴人は，同年１２月６日，行政書士であるＡを通じて，スペイン語の通訳も業とする行政書士であるＢに連絡を取り，Ａ及びＢに相談のうえ，同月１０日，Ｂとともに名古星入管に出頭した。
名古屋入管の統括審査官であるＣは，控訴人及びＢに対し，控訴人が本国への帰国意思を有し，帰国のための航空券又は予約証明書を準備するのであれば，出国準備期間として必要な在留期間を付与することができること，引き続き日本への滞在を希望するのであれば，退去強制手続が執られるが，その手続の中で法務大臣に本邦で在留ができるようアピールし，法務大臣から特別に在留を認められる場合もあることなどを説明した。
ウ　控訴人は，Ｂから説明を受け，同日まで適法に在留してきた経緯から超過滞在の状況を回避したいと考え，名古屋入管の指導に従った手続を行うほかに方法はないと考え，Ｂに依頼して航空券を予約した。
エ　控訴人とＢは，同月２０日，再度名古屋入管に出頭し，名古屋空港発ロサンゼルス経由リマ向け予約証明書を添付のうえ，本件変更申請及び２回分の期間更新申請を行い，これらの申請は受理され，いずれも許可された。
オ　控訴人は，上記許可後，上記航空券の予約をキャンセルした。(2)　上記認定によれば，控訴人は，本件変更申請時において，有効に本件変更申請を行う意思を有していたものと認められ，その効果意思と申請行為との間に不一致があったということはできないから，本件変更申請を行うについて控訴人に錯誤があったということはできない。また，仮に，控訴人において本件変更申請当時，真実は出国の意思がなかったとしても，名古屋入管担当者がこれを知っていたと認めるに足りる証拠はないから，本件変更申請が通謀虚偽表示によって行われたものであるとも認められない。
なお，控訴人は，名古屋入管側に強制されて本件変更申請を行ったものであるとも主張する。しかし，控訴人は，Ｂとともに名古屋入管においてＣから説明を受けたうえ，その１０日後に本件変更申請を行っているのであって，本件変更申請をするについて控訴人の自由な意思決定を妨げるような状況があったとは到底認められない。
(3)　よって，争点(1)に関する控訴人の主張は採用できない。
２　争点(2)について
(1)　一般に，行政処分の取消しの訴えは，当該処分により権利又は法律上保護された利益の侵害を受けた者が，その処分の取消しにより上記権利ないし利益を回復することを目的とするものである。したがって，判決によって当該処分が取り消されることにより，権利ないし法律上保護された利益の回復の可能性がある場合に限り，当該処分の取消しを求める訴えの利益が認められるものであり，権利ないし法律上保護された利益の回復の可能性が皆無となった場合には，当該処分が取り消されたとしても，もはや権利ないし法律上保護された利益を回復することができないのであるから，当該処分が違法であるか否かを問わず，当該処分の取消しを求める訴えは，その利益を欠くものというべきである。


ところで，法及び規則によれば，本邦に上陸しようとする外国人は，一定の在留資格を有することの審査を受けなければならず（法７条１項２号），本邦に在留する外国人は，特別の規定がある場合を除き，当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人が取得し又は変更に係る一定の在留資格をもって本邦に在留するものとされている（法２条の２第１項）。そして，在留資格を決定する場合には，必ずその在留資格に対応する在留期間が定められることとなっていること（法２条の２第１項及び第３項，規則３条，同別表第２，法９条１項及び３項，２０条４項，２１条４項），上陸，在留資格変更，在留期間の更新のいずれの許可においても，在留資格，在留期間は，１個のみ記載することとされていること（法６９条，規則７条１項，２０条６項，２１条４項），既に在留資格（及びこれに対応する在留期間）を有する外国人が，在留期間経過後も適法に在留するためには，現に有する在留資格を変更することなく在留期間の更新を受けるか（法２１条），又は在留資格の変更を受ける（法２０条）ことを必要とすることなどに照らすと，在留資格は，これに対応する在留期間と常に一体不可分に観念されるべきものであることが明らかである。
そうすると，法及び規則は，外国人が上陸許可又は在留資格の変更若しくは在留期間の更新許可を受けて本邦に適法に在留するためには，１個の在留資格と，それに対応する１個の在留期間が決定されることを必要としており（一在留一資格の原則），同時に複数の在留資格を有したり，終期の異なる数個の在留期間を有することは許容していないものと解すべきである。
したがって，ある在留資格を有した者がこれと異なる在留資格への変更を受けたときは，以後，変更後の在留資格及びこれについて定められた在留期間をもって本邦に在留することになるから，この地位を保持したまま，変更前の在留資格の在留期間を更新する余地はないというべきである。
(2)　この点について，控訴人は，本件処分が違法として取り消された後，行政庁が当初の更新申請を許可することとした場合，一時的に「日本人の配偶者等」の在留資格と「短期滞在」の在留資格とが併存することになるが，行政庁は，一在留一資格の原則違反の是正措置として職権でそのいずれかを取り消すべきであると主張する。
しかし，短期滞在への資格変更許可処分と在留期間更新不許可処分とは別個独立の処分というべきであるから，仮に，在留期間更新不許可処分の取消判決が確定したとしても，行政事件訴訟法３３条の定める取消判決の効力によって，資格変更許可処分が当然に失効したり，行政庁に是正義務が発生すると解することはできない。前記１に認定したとおり，本件変更処分は控訴人のした本件変更申請に基づいて有効に行われたものであるから，その効力を否定すべき根拠は見いだしがたいものであり，結果的にせよ，本件処分の取消判決によって本件処分とは別個独立の本件変更処分の効力までも否定できるということは，行政事件訴訟法３３条の定める取消判決の効力によっては説明のできないものであるというほかない。なお，法務省入国管理局の「入国・在留審査要領」は，「在留審査関係の処分のうち，処分後に原始的瑕疵があることが判明した処分で，かつ，当該瑕疵ある処分を存続させることが在留管理上著しく不適当であると認められる場合は，当該処分を取り消す」ものとし，「二重申請で，既に先行する申請が許可されたことが判明した場合における後からなされた許可に係わる事案」については，同局の地方局等が職権で取消しうることを定めている（甲１２）が，これが，取消判決に従ってされるべき新たな処分と既に適法に存在する処分とが併存することとなる場合を含むものとは到底解されず，その他に上記のとおり有効に行われた本件変更処分を職権で取り消しうるとする根拠も見当たらない。
(3)　また，控訴人は，本件変更申請は，控訴人にとって利益処分を求めるものである以上，これを取り下げることは控訴人の自由であるから，裁判所は，弁論の全趣旨によりまたは控訴人の意思を確認したうえで，控訴人が本件変更申請を取り下げるのと引き替えに，本件処分を取り消す旨の判決をすることが可能であると主張する。
しかし，申請に基づく行政行為については，申請に基づく当該行政行為が行われるまでの間であれば当該申請を撤回することができるものの，所定の手続を経ていったん行政行為が発効した後は，もはや申請を撤回することは許されないと解すべきであり（昀高裁昭和３３年(オ)第５３８号同３４年６月２６日第二小法廷判決・民集１３巻６号８４６頁参照），これと前提を異にする控訴人の上記主張は，その余の点について検討するまでもなく採用できない。
(4)　以上によれば，本件処分について取消判決がされたとしても，本件変更処分が存在する以上，一在留一資格の原則によりこれと両立しない処分をすることは許されないこととなり，結局，行政庁は，判決の理由に沿った新たな在留期間更新許可処分をすることができず，したがって，控訴人は，在留期間更新不許可処分の取消しにより権利又は法律上保護されるべき利益を回復することはできないということに帰し，結局，控訴人は，本件処分を取り消すことを目的とする本件訴えにおいて訴えの利益を有しないものといわざるを得ない。
なお，甲第２２号証，乙第１９ないし第２１号証によれば，控訴人は既に在留期間を経過し，現在は在留資格を有せずに日本国内に残留していることが認められるが，変更後の在留資格での在留期間中には変更前の在留資格についての在留期間更新不許可処分について取消しの訴えの利益を欠くのに，変更後の在留資格での在留期間を徒過しさえすれば，遡って変更前の在留資格の在留期間更新不許可処分の効力を争うことが可能になるとすることは，不自然かつ不合理な結論であり到底是認されるものではなく，控訴人が現在在留資格を有しないのは，本件処分が行われたからではなく，「短期滞在」の在留資格によって認められた在留期間が経過したものであるにすぎないから，このことが上記結論を左右するものではない。
(5)　よって，争点(2)に関する控訴人の主張も採用できない。３　以上の次第で，控訴人の本件訴えは訴えの利益を欠くものであり，これを却下した原判決は正当である。
よって，本件控訴は理由がないから棄却することとし，主文のとおり判決する。
名古屋高等裁判所民事第４部
裁判長裁判官　　　小　　　川　　　克　　　介
裁判官　　　鬼　　　頭　　　清　　　貴
裁判官　　　濱　　　口　　　　　　　浩


平成１３年（行ケ）第４６２号　特許取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日　平成１５年３月１１日
判　　　　　　　　　　　決
原　　　　　　　告　　　　セイコーエプソン株式会社
訴訟代理人弁理士　　　　　横　井　俊　之
同　　　　　　　　　　　　岩　上　　　渉
被　　　　　　　告　　　　特許庁長官　太　田　信一郎
指定代理人　　　　　　　　小　川　　　謙
同　　　　　　　　　　　　小　林　信　雄
同　　　　　　　　　　　　大　橋　良　三
同　　　　　　　　　　　　涌　井　幸　一
同　　　　　　　　　　　　高　橋　泰　史
主　　　　　　　　　　　文
１　特許庁が異議２０００－７４２６１号事件について平成１３年８月３１日にした決定中，特許第３０４５１３４号の請求項１項，２項，４項ないし１０項（訂正２００２－３９０４７号の審決による訂正前の４項ないし１０項であり，同審決による訂正後の３項ないし９項である。），１２項ないし１８項（同審決による訂正前の１２項ないし１８項であり，訂正後の１０項ないし１６項である。），２０項ないし２４項（同審決による訂正前の２０項ないし２４項であり，訂正後の１７項ないし２１項である。）に係る特許を取り消す旨の部分を取り消す。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
(1)主文１項と同旨
(2)訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
(1)原告の請求を棄却する。
(2)訴訟費用は原告の負担とする。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「画像データ補間装置，画像データ補間方法および画像データ補間プログラムを記録した媒体」とする特許（特許第３０４５１３４号，平成１０年４月６日出願，平成１２年３月１７日設定登録，以下「本件特許」という。）の特許権者である。
本件特許に対し，請求項１ないし２４につき，平成１２年１１月２９日，特許異議の申立てがなされた。特許庁は，これを異議２０００－７４２６１号事件として審理し，その結果，平成１３年８月３１日，「特許第３０４５１３４号の請求項１ないし２４に係る特許を取り消す。」との決定をし，同年９月１８日に，その謄本を原告に送達した。
２　決定の理由
決定の理由は，要するに，請求項１ないし２４に係る特許は，いずれも，特許法２９条２項に違反してなされたものである，ということである。
３　訂正審決の確定
原告は，本訴係属中，平成１４年２月１３日付けで，本件特許の出願の願書に添付した明細書（以下「本件明細書」といい，甲第８号証は，その内容が記載された公開特許公報である。）につき，特許請求の範囲の訂正を含む訂正の審判を請求した。特許庁は，これを訂正２００２－３９０４７号事件として審理し，その結果，平成１４年４月１１日に上記訂正をすることを認める旨の審決（以下「本件訂正審決」という。）をし，これが確定した。
４　本件訂正前の特許請求の範囲
(1)【請求項１】画像をドットマトリクス状の画素で表現した画像データを取得する画像データ取得手段と，上記画像データに基づいて各画素の階調値の変化度合いを評価するにあたり，当該画素の階調値の変化度合いと近隣の画素の階調値の変化度合いのうちいずれかが所定の条件に合致すると判断されれば，当該画素については同条件が合致するものとして上記変化度合いを評価する画素変化度合評価手段と，上記画像データにおける構成画素数を増やす補間処理を行なうにあたり上記所定の条件に対応した複数の補間処理を実行可能な画素補間手段と，上記画素変化度合評価手段の評価に基づいて上記複数の補間処理から選択して上記画素補間手段を実行させる補間処理選択手段とを具備することを特徴とする画像データ補間装置。
(2)【請求項２】上記請求項１に記載の画像データ補間装置において，上記画素変化度合評価手段は，各画素の明るさの階調値を求めるとともに周囲の画素の明るさの階調値との比較で上記変化度合いを算出することを特徴とする画像データ補間装置。
(3)【請求項３】上記請求項１または請求項２のいずれかに記載の画像データ補間装置において，画素変化度合評価手段は，各画素の階調値の変化度合いと所定のしきい値とを比較し，当該画素の階調値の変化度合いの方が大きいと判断されるときに上記所定の条件に合致すると評価し，上記補間処理選択手段は，補間される領域を取り囲むすべての画素において上記変化度合いが大きいと評価されているときに変化度合いの大きい画素に適用する補間処理を選択することを特徴とする画像データ補間装置。


(4)【請求項４】上記請求項１～請求項３のいずれかに記載の画像データ補間装置において，上記画素補間手段は，変化度合いの小さい領域で適用して好適な補間処理として，補間処理前の最近隣画素の画像データを新たな構成画素の画像データに利用する補間処理を実行可能であることを特徴とする画像データ補間装置。(5)【請求項５】上記請求項１～請求項４のいずれかに記載の画像データ補間装置において，上記画素補間手段は，変化度合いの大きい領域で適用して好適な補間処理として補間する画素の階調値がなだらかに変化するように周囲の画素の画像データから演算処理で補間画素の画像データを算出する補間処理を実行可能であることを特徴とする画像データ補間装置。
(6)【請求項６】上記請求項５に記載の画像データ補間装置において，上記画素補間手段は，高次関数を利用して画像データの変化態様を略Ｓ字型とし，画像データの低い側から高い側に移行するときに一旦は最低値よりも減少してから上昇して最高値を超して再び減少させ，その際のアンダーシュートと傾斜度合いとオーバーシュートとを上記高次関数のパラメータで調整して画像の変化度合いを最適なものとさせることを特徴とする画像データ補間装置。
(7)【請求項７】上記請求項１～請求項６のいずれかに記載の画像データ補間装置において，上記補間処理選択手段は，上記画素変化度合評価手段によって評価された画素の階調値の変化度合いに基づいて画素単位で上記補間処理を選択して実行させることを特徴とする画像データ補間装置。
(8)【請求項８】上記請求項１～請求項６のいずれかに記載の画像データ補間装置において，上記補間処理選択手段は，上記画素変化度合評価手段によって評価された画素の階調値の変化度合いに基づいて複数画素からなる所定の小領域毎に上記補間処理を選択して実行させることを特徴とする画像データ補間装置。(9)【請求項９】画像をドットマトリクス状の画素で表現した画像データについてその構成画素数を増やす画像データ補間方法であって，上記画像データを取得する工程と，上記画像データに基づいて各画素の階調値の変化度合いを評価するにあたり，当該画素の階調値の変化度合いと近隣の画素の階調値の変化度合いのうちいずれかが所定の条件に合致すると判断されれば，当該画素については同条件が合致するものとして上記変化度合いを評価する工程と，上記評価に基づいて補間処理から選択する工程と，選択された補間処理で上記画像データにおける構成画素数を増やす工程とを具備することを特徴とする画像データ補間方法。(10)【請求項１０】上記請求項９に記載の画像データ補間方法において，画素の階調値の変化度合いを評価するにあたり，各画素の明るさの階調値を求めるとともに周囲の画素の明るさの階調値との比較で上記変化度合いを算出することを特徴とする画像データ補間方法。
(11)【請求項１１】上記請求項９または請求項１０のいずれかに記載の画像データ補間方法において，各画素の階調値の変化度合いと所定のしきい値とを比較し，当該画素の階調値の変化度合いの方が大きいと判断されるときに上記所定の条件に合致すると評価し，補間される領域を取り囲むすべての画素において上記変化度合いが大きいと評価されているときに変化度合いの大きい画素に適用する補間処理を選択することを特徴とする画像データ補間方法。
(12)【請求項１２】上記請求項９～請求項１１のいずれかに記載の画像データ補間方法において，補間処理前の最近隣画素の画像データを新たな構成画素の画像データに利用する補間処理を実行可能であることを特徴とする画像データ補間方法。
(13)【請求項１３】上記請求項９～請求項１２のいずれかに記載の画像データ補間方法において，変化度合いの大きい領域で適用して好適な補間処理として補間する画素の階調値がなだらかに変化するように周囲の画素の画像データから演算処理で補間画素の画像データを算出する補間処理を実行可能であることを特徴とする画像データ補間方法。
(14)【請求項１４】上記請求項１３に記載の画像データ補間方法において，高次関数を利用して画像データの変化態様を略S字型とし，画像データの低い側から高い側に移行するときに一旦は最低値よりも減少してから上昇して最高値を超して再び減少させ，その際のアンダーシュートと傾斜度合いとオーバーシュートとを上記高次関数のパラメータで調整して画像の変化度合いを最適なものとさせることを特徴とする画像データ補間方法。
(15)【請求項１５】上記請求項９～請求項１４のいずれかに記載の画像データ補間方法において，評価された画素の階調値の変化度合いに基づいて画素単位で上記補間処理を選択して実行させることを特徴とする画像データ補間方法。(16)【請求項１６】上記請求項９～請求項１４のいずれかに記載の画像データ補間方法において，評価された画素の階調値の変化度合いに基づいて複数画素からなる所定の小領域毎に上記補間処理を選択して実行させることを特徴とする画像データ補間方法。
(17)【請求項１７】画像をドットマトリクス状の画素で表現した画像データについてその構成画素数を増やすようにコンピュータに補間処理を実行させる画像データ補間プログラムを記録した媒体であって，上記画像データを取得するステップと，上記画像データに基づいて各画素の階調値の変化度合いを評価するにあたり，当該画素の階調値の変化度合いと近隣の画素の階調値の変化度合いのうちいずれかが所定の条件に合致すると判断されれば，当該画素については同条件が合致するものとして上記変化度合いを評価するステップと，上記評価に基づいて補間処理から選択するステップと，選択された補間処理で上記画像データにおける構成画素数を増やすステップとを具備することを特徴とする画像データ補間プログラムを記録した媒体。
(18)【請求項１８】上記請求項１７に記載の画像データ補間プログラムを記録した媒体において，画素の階調値の変化度合いを評価するにあたり，各画素の明るさの階調値を求めるとともに周囲の画素の明るさの階調値との比較で上記変化度合いを算出することを特徴とする画像データ補間プログラムを記録した媒体。(19)【請求項１９】上記請求項１７または請求項１８のいずれかに記載の画像データ補間プログラムを記録した媒体において，各画素の階調値の変化度合いと所定のしきい値とを比較し，当該画素の階調値の変化度合いの方が大きいと判断されるときに上記所定の条件に合致すると評価し，補間される領域を取り囲むすべての画素において上記変化度合いが大きいと評価されているときに変化度合いの大きい画素に適用する補間処理を選択することを特徴とする画像データ補間プログラムを記録した媒体。


(20)【請求項２０】上記請求項１７～請求項１９のいずれかに記載の画像データ補間プログラムを記録した媒体において，補間処理前の最近隣画素の画像データを新たな構成画素の画像データに利用する補間処理を実行可能であることを特徴とする画像データ補間プログラムを記録した媒体。
(21)【請求項２１】上記請求項１７～請求項２０のいずれかに記載の画像データ補間プログラムを記録した媒体において，変化度合いの大きい領域で適用して好適な補間処理として補間する画素の階調値がなだらかに変化するように周囲の画素の画像データから演算処理で補間画素の画像データを算出する補間処理を実行可能であることを特徴とする画像データ補間プログラムを記録した媒体。(22)【請求項２２】上記請求項２１に記載の画像データ補間プログラムを記録した媒体において，高次関数を利用して画像データの変化態様を略S字型とし，画像データの低い側から高い側に移行するときに一旦は最低値よりも減少してから上昇して最高値を超して再び減少させ，その際のアンダーシュートと傾斜度合いとオーバーシュートとを上記高次関数のパラメータで調整して画像の変化度合いを最適なものとさせることを特徴とする画像データ補間プログラムを記録した媒体。(23)【請求項２３】上記請求項１７～請求項２２のいずれかに記載の画像データ補間プログラムを記録した媒体において，評価された画素の階調値の変化度合いに基づいて画素単位で上記補間処理を選択して実行させることを特徴とする画像データ補間プログラムを記録した媒体。
(24)【請求項２４】上記請求項１７～請求項２２のいずれかに記載の画像データ補間プログラムを記録した媒体において，評価された画素の階調値の変化度合いに基づいて複数画素からなる所定の小領域毎に上記補間処理を選択して実行させることを特徴とする画像データ補間プログラムを記録した媒体。５　本件訂正審決による特許請求の範囲に係る訂正の内容(1)【請求項１】「画像をドットマトリクス状の画素で表現した画像データを取
得する画像データ取得手段と，
上記画像データに基づいて各画素の階調値の変化度合いを評価するにあたり，当該画素の階調値の変化度合いと近隣の画素の階調値の変化度合いのうちいずれかが所定の条件に合致すると判断されれば，当該画素については同条件が合致するものとして上記変化度合いを評価する画素変化度合評価手段と，上記画像データにおける構成画素数を増やす補間処理を行なうにあたり上記所定の条件に対応した複数の補間処理を実行可能な画素補間手段と，上記画素変化度合評価手段の評価に基づいて上記複数の補間処理から選択して上記画素補間手段を実行させる補間処理選択手段とを具備することを特徴とする画像データ補間装置。」を，
「画像をドットマトリクス状の画素で表現した画像データを取得する画像デ
ータ取得手段と，
上記画像データに基づいて各画素の階調値の変化度合いを評価するにあたり，注目画素と当該注目画素を中心とする近隣の画素との間で階調値の変化度合いを算出し，このようにして算出される当該注目画素の変化度合いと近隣の画素の変化度合いのいずれかが所定のしきい値よりも大きいのであれば当該注目画素の変化度合いは大きいという評価を行う画素変化度合評価手段と，複数の補間処理の中から選択された補間処理で上記画像データの構成画素
数を増やすことが可能な画素補間手段と，
上記画素変化度合評価手段の評価に基づいて上記複数の補間処理から実行すべき補間処理を選択して上記画素補間手段に補間処理を実行させるにあたり，補間される領域を取り囲む全ての画素における上記変化度合いが大きいと評価されている場合には，当該領域内に補間される画素に対して変化度合いの大きい画素に適用する補間処理を選択し，同領域を取り囲む画素のいずれかでも上記変化度合いが大きくないと評価されている場合には，当該領域内に補間される画素に対して変化度合いの小さい画素に適用する補間処理を選択する補間処理選択手段とを具備することを特徴とする画像データ補間装置。」と訂正する。(2)【請求項３】を削除する。
(3)【請求項４】を【請求項３】とし，「上記請求項１～請求項３のいずれかに・・・・」を，「上記請求項１または請求項２のいずれかに・・・」と訂正する。
(4)【請求項５】を【請求項４】とし，「上記請求項１～請求項４のいずれかに・・・」を，「上記請求項１～請求項３のいずれかに・・・」と訂正する。(5)【請求項６】を【請求項５】とし，「上記請求項５に記載の画像データ補間装置・・・」を，「上記請求項４の記載の画像データ補間装置・・・」と訂正する。
(6)【請求項７】を【請求項６】とし，「上記請求項１～請求項６のいずれかに・・・」を，「上記請求項１～請求項５のいずれかに・・・」と訂正する。(7)【請求項８】を【請求項７】とし，「上記請求項１～請求項６のいずれかに・・・」を，「上記請求項１～請求項５のいずれか・・・」と訂正する。(8)【請求項１１】を削除する。
(9)【請求項９】を【請求項８】とし，「・・・上記画像データに基づいて各画素の階調値の変化度合いを評価するにあたり，当該画素の階調値の変化度合いと近隣の画素の階調値の変化度合いのうちいずれかが所定の条件に合致すると判断されれば，当該画素については同条件が合致するものとして上記変化度合いを評価する工程と，上記評価に基づいて補間処理から選択する工程と，選択された補間処理で上記画像データにおける構成画素数を増やす工程とを具備することを特徴とする画像データ補間方法。」を，
「上記画像データに基づいて各画素の階調値の変化度合いを評価するにあたり，注目画素と当該注目画素を中心とする近隣の画素との間で階調値の変化度合いを算出し，このようにして算出される当該注目画素の変化度合いと近隣の画素の変化度合いのいずれかが所定のしきい値よりも大きいのであれば当該注目画素の変化度合いは大きいという評価を行う工程と，上記評価に基づいて補間処理から選択するにあたり，補間される領域を取り囲む全ての画素における上記変化度合いが大きいと評価されている場合には，当該領域内に補間される画素に対して変化度合いの大きい画素に適用する補間処理を選択し，同領域を取り囲む画素のいずれかでも上記変化度合いが大きくないと評価されている場合には，当該領域内に補間される画素に対して変化度合いの小さい画素に適用する補間処理を選択する工程と，選択された補間処理で上記画像データにおける構成画素数を増やす工程とを具備することを特徴とする画像データ補間方法。」と訂正する。
(10)【請求項１０】を【請求項９】とし，「上記請求項９に記載の・・・」を，「上記請求項８に記載の・・・」と訂正する。