主文
１原判決を取り消す。
２本件を鹿児島地方裁判所に差し戻す。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
主文と同旨
第２事案の概要
１請求，争点及び各審級における判断の各概要
(1)被控訴人市長は，平成１７年１１月７日（本件口頭弁論の終結後），鹿児島県内の国分市等１市６町の合併（地方自治法７条１項の規定に基づく後記廃置分合処分）によって誕生した霧島市（以下「国分市」又は「国分市道」とは，同合併前のそれらを指す。）の市長であり，同合併により訴訟承継前被控訴人国分市長Ａ（以下「国分市長」という。）の地位を承継した者であるところ，国分市長は，道路法１０条１項前段の規定に基づき，国分市道について，路線の全部又は一部を廃止する処分権限を有していた行政庁であり，控訴人は，ホテル業及び一般公衆浴場業等を目的とする株式会社であり，肩書住所に本店を置き，国分市道α線（以下「本件旧市道」という。以下の道路は，特に断らない限りいずれも国分市道である。）の東側に面した同所において後記本件温泉ホテルを経営する者であり，被控訴人会社は，特殊磁器の製造販売等を目的とする株式会社であり，肩書住所に本店を置き，本件温泉ホテルの西方向から南西方向に広がる同市β地内一帯の一団の敷地（以下「本件工場敷地」といい，同地上の被控訴人会社Ｂ工場を「Ｂ工場」という。）において，工場操業を行う者である。
(2)本件工場敷地は，従前，その付近では幅員１４ｍで東西方向に走る本件旧市道（以下，そのうち，南北両側を本件工場敷地に挟まれて東西方向に直線で走る区間を「本件東西区間」という。）を挟んで，北側部分と南側部分とに大きく分断された恰好となっていた。本件旧市道は，同市γを起点として本件東西区間を東進し，これを通過してからやがて北に折れて幾度か屈曲しながら北進し，さらに，西に折れ（以下，同各屈折点間の南北方向の区間を「本件南北区間」という。），そして，そのまま直線で西進して終点同市δに至る大略逆コの字型を描く路線であった。
国分市長は，被控訴人会社が本件東西区間に相当する原判決別紙物件目録記載の各土地（そのうち，同物件目録記載１ないし３の各土地を「本件閉鎖道路」といい，個別には同物件目録の番号順に「目録１の土地」などという。）の取得を希望したことから，その意向に沿うべく，道路法１０条１項前段の規定に基づき，本件旧市道について，平成１２年６月３０日付けで後記本件処分（本件旧市道全線の路線廃止処分）をし，同時に，同法８条１項の規定に基づき，改めて，そのうち，本件東西区間を除く区間について，ε線及びζ線としてそれぞれ路線認定（以下，これら路線をそれぞれ「ε線」「ζ線」，併せて「本件各新路線」といい，同各路線認定を「本件各新路線認定」という。）処分をし，その上で，国分市は，被控訴人会社に対し，本件閉鎖道路を交換により譲渡した（なお，本件工場敷地の中を現に南北方向に走る幅員１２ｍの道路は，従前，鹿児島県道，次いで国分市道であったが，平成２年３月，路線廃止処分に伴い被控訴人会社に払下げ済みである。）。
被控訴人会社は，上記のとおり本件閉鎖道路の譲渡を受けた後，同道路について，その東西両端に守衛所やゲートを設置する等して被控訴人会社関係者以外の人車の通行を禁止・阻止（以下「本件道路閉鎖」という。）しており，控訴人及び本件温泉ホテルの来場者は，本件処分ないし本件道路閉鎖前は，本件東西区間を本件温泉ホテルへの進入路として利用するなどしていたが，国分市長による本件処分ないし被控訴人会社による本件道路閉鎖により，それ以降，本件東西区間を従前同様利用することができない状態となっている。
(3)本件（平成１４年２月２日訴え提起）は，本件温泉ホテルを経営する控訴人が，本件処分は道路法１０条１項前段に定める要件を欠くから違法であるなどと主張し，国分市長（被控訴人市長）に対し，本件東西区間に関する本件処分（以下「本件不服対象処分」ともいう。）の無効確認を求めるとともに，被控訴人会社に対し，本件道路閉鎖は，控訴人の人格権を侵害し，又は控訴人に対する不法行為を構成する旨選択的に主張し，控訴人及び本件温泉ホテルの来場者に対する本件道路閉鎖の排除（以下「本件妨害排除」ともいう。）を求めた事案である。


(4)本件の争点は，国分市長（被控訴人市長）に対する請求については，①原告適格の有無，②本件処分の違法性の有無であり，被控訴人会社に対する各請求については，③人格権に基づく本件妨害排除請求の可否，④被控訴人会社の不法行為を理由とする本件妨害排除請求の可否である。(5)原判決（平成１６年３月２６日（行政事件訴訟法の一部を改正する法律（同年法律第８４号。以下「新法」ともいう。）の施行前）言渡し）は，争点①については，控訴人は本件（不服対象）処分の無効確認を求めるにつき法律上の利益を有する者に該当しないから，国分市長に対する本件訴えは原告適格を欠く旨の，争点③については，控訴人にとって本件閉鎖道路の通行が日常生活上不可欠なものであるとはいえないから，同道路の通行に関する利益は私法上保護に値するものとはいえない旨の，争点④に関しては，特別の定めがない限り，加害者の不法行為を理由として妨害排除を求めることはできない旨の各判断をし，結局，国分市長に対する本件訴えを不適法却下するとともに，被控訴人会社に対する各請求をいずれも棄却したことから，控訴人が原判決を不服として本件控訴に及んだものである。(6)本判決は，争点①について，控訴人は本件（不服対象）処分の無効確認を求めるにつき法律上の利益を有する者であって，本件は同処分の効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによっては目的を達することができない場合に該当するから，控訴人は被控訴人市長（国分市長）に対する本件訴えについての原告適格を有する旨の判断をし，原判決中，被控訴人市長関係部分を取り消した上，これを原審に差し戻すとともに，被控訴人会社に対する本件各請求についても，本件処分の効力を審理判断することなく実体判断ができる性質のものではないから，原判決中，被控訴人会社関係部分には，審理不尽の違法がある旨の判断をし，結局，原判決を全部取り消した上，更に審理を尽くさせるため，これを原審に差し戻すものである（なお，後記３及び４において訂正等をする場合を除き，原判決の各「被告市長」（ただし，４頁２６行目，５頁１３行目，１０頁６行目，１１頁３行目及び１９行目並びに１２頁５行目を除く。）をすべて「国分市長」と，各「別紙図面」をすべて「図面」と，各「α線」をすべて「本件旧市道」と，各「本件閉鎖道路等」をすべて「本件東西区間」と，各「Ｂ工場の敷地」をすべて「本件工場敷地」とそれぞれ改める。）
２基本的事実
（以下の事実は，全当事者に実質的に争いがない事実又は弁論の全趣旨により認めることのできる事実である。なお，記録との対照の便宜のため，適宜，関係の書証番号を掲記する。）
(1)当事者
本件各当事者の各地位は，上記１のとおりである。
(2)関係施設及び国分市道等の位置関係等
ア控訴人の経営する本件温泉ホテル（控訴人が肩書住所で営むＣ（甲６－５。以下「本件ホテル」という。）とＤ（甲６－６。以下「本件温泉」という。）を併せた略称である。），被控訴人会社の本件工場敷地（甲５－１～４）及びＢ工場，本件旧市道，本件東西区間，本件南北区間，本件各新認定路線その他関係する国分市道の位置関係並びにその各路線の大略は，上記１のとおりである。
イ本件旧市道は，昭和５８年３月，国分市長により道路認定（乙イ６－１）がされた道路であるところ，同市道は，原判決別紙図面２（以下，原判決別紙図面１ないし６を個別には同別紙の番号順に「図面１」などという。）のとおり，国分市γを基点として，東進して南北方向に走るη通り（甲８－１１・１７・１８・２１～２３）と交差（図面２にＢ工場西口とある地点の交差点）して更に東進し（同図面にＢ工場東口とある地点がこの辺りにおけるＢ工場の東端であり，同地点を通過する。），やがて北に折れて幾度か屈曲しながら北進（Ｂ工場西口からＢ工場東口までの間が本件東西区間。同東口から後記同市道が北上後西に折れる地点までの区間が本件南北区間）し，さらに，また，西に折れて西進し，終点のη通りとの交差点に至るまでの間の大略逆コの字状の路線（同図の赤線部分）である。本件ホテルは，本件南北区間の中間辺りにあってその東側に面し，また，本件工場敷地の西側は，η通りである。
ウ本件処分後，国分市長がした本件各新路線認定処分によるε線の位置関係は図面３（図面の赤線部分），ζ線の位置関係は図面４（図面の赤線部分）のとおりである。本件東西区間は，幅員１４ｍ，長さ約４００ｍ，両側に縁石と椰子の木などの植込み等で画した歩道がある両面各１車線の道路（甲８－１５・３０・３１）であり，その具体的位置関係は図面５のとおりである。
(3)被控訴人会社から国分市長に対する本件東西道路の敷地の譲渡申入れ上記のような本件東西区間と本件工場敷地との位置関係から，被控訴人会社は，国分市長に対し，遅くとも，平成１２年５月ころまでに，本件東西区間の敷地の譲渡を打診するとともに，同月１５日付けで，正式に同土地（分筆前）外につき，払下げの申請（乙イ１２）をした。
(4)本件処分及び本件各新路線認定処分の計画
国分市長は，被控訴人会社の上記申入れに応じるべく，いったん，本件旧市道全線について，その路線廃止をする本件処分をした上で，そのうち，本件東西区間を除く区間については，改めて，上記起点の同市γからＢ工場西口までの区間を図面３のとおりε線，Ｂ工場東口から上記終点までの区間を図面４のとおりζ線としてそれぞれ本件各新路線認定をすることとした。(5)付近住民に対する国分市の路線廃止に関する説明国分市長が上記のとおり計画された本件処分をするため，所管の国分市土木課職員は，平成１２年６月１２日，Ｂ工場東口の南側付近に居住するなどする同市βの住民ら（乙イ７）に対し，戸別訪問をして上記計画を記載した文書（乙イ６－１・２）を配布するなどしてその旨の説明をしたが，本件温泉ホテル辺り以北の控訴人を含む本件南北区間の沿道付近に居住するなどする住民らに対しては，同様の説明をしなかった。


(6)本件旧市道の路線廃止及び本件各新路線認定についての国分市議会の議決国分市議会は，平成１２年６月２０日，本件旧市道の路線廃止及び本件各新路線認定について，これらを可決（甲９）した。
(7)本件処分及び本件各新路線認定処分
国分市長は，平成１２年６月３０日付け国分市告示第６６－１号により，平成１３年２月１日を効力発生日とする本件処分及び本件各新路線認定処分を行った。平成１３年１月２５日，本件東西区間の部分について分筆が行われ，被控訴人に対して譲渡される本件閉鎖道路（甲４－１～３）の部分が図面５のとおり確定された。そして，上記各処分の結果，本件東西区間は，同年２月１日をもって路線廃止となり，以後，現在に至るまで，新たな市道認定はされていない。
(8)国分市と被控訴人会社間の土地の交換契約
国分市と被控訴人会社は，平成１２年１２月１９日，国分市議会がその旨の議決をすることを条件として，土地交換契約（乙イ１３）を締結した。この交換契約の対象となった土地は，図面６（用地交換図）のとおり，国分市所有の目録１ないし３の各土地（甲４－１～３。本件閉鎖道路）と本件旧市道には含まれていなかった土地（１筆の一部），被控訴人会社所有の工場用地（１筆の一部）であり，被控訴人会社から国分市に対して交換差金４５３３万９０４８円を支払うこととし，同月２５日，同交換契約について国分市議会のその旨の議決（甲１５，１６）が得られたため，被控訴人会社は，平成１３年２月２０日，同交換差金を支払い，目録１ないし３の各土地（本件閉鎖道路）の所有権を取得した。
(9)被控訴人会社による本件道路閉鎖
本件温泉ホテルを訪れる顧客は，被控訴人会社により本件道路閉鎖がされるまでは，本件閉鎖道路を含めた本件東西区間を通行して同ホテルに至るのが一般的であったが，被控訴人会社は，平成１３年２月２０日以降，本件閉鎖道路の東西両端付近にそれぞれ守衛所やゲートを設置する等して被控訴人会社関係者以外の人車の通行を禁止・阻止する本件道路閉鎖をしている。
(10)国分市等市町合併
なお，鹿児島県知事は，平成１７年３月９日，地方自治法７条１項の規定に基づき，当審の口頭弁論終結後である同年１１月７日から国分市及び姶良郡θ等１市６町を廃し，それらの区域をもって霧島市を設置する旨定める処分をして，その旨を総務大臣に届け出，同大臣は，同年３月３０日，同条６項（現７項）の規定に基づき，総務省告示第３８０号をもって，同県知事から同届出があった旨及び同処分は同年１１月７日からその効力を生ずるものとする旨の市町の廃置分合の告示をした。
３争点
この点は，原判決５頁８行目の「妨害排除請求」を「通行妨害排除請求」と改めるほかは，原判決４頁２６行目から５頁１０行目までに記載のとおりであるから，これを，ここに引用する。
４争点に関する当事者の主張
この点は，次のとおり訂正し，付加し又は削除するほかは，原判決５頁１２行目から１３頁１０行目までに記載のとおりであるから，これを，ここに引用する。
(1)原判決５頁１４行目及び１５行目の各「または」並びに２０行目の「もしくは」をいずれも「又は」と改める。
(2)原判決６頁１行目の「ものではない」の次に「（例えば，道路法が市町村道の路線廃止には議会の議決を経なければならないとしているのは，道路の新設や保全管理に費用を伴うことから議会の関与を求めているものであって，道路通行に関する個々人の個別的利益を保護する趣旨ではないし，路線の廃止について通行する個々人の異議申立ての手続を設けず，議会の議決にかからしめている（なお，公示及び縦覧も，議会の議決により廃止が決定した後に行われるものである。）のは，道路法が個々人の個別的利益ではなく，市町村の全体としての交通の確保という一般的な公益の確保を目的としているからである。また，道路法自体は，道路網の整備によって交通の発達を図ろうとするものであり，路線の認定や廃止は，個人の生命，身体，財産等への直接的な危険を防止することを目的とするものではない。）」を加え，９行目から１０行目にかけての「法律上の利益を有する者にあたる」を「そのような利益の主体は，法律上の利益を有する者に当たる」と，１８行目の「過ぎない」を「すぎない」と，１９行目の「市内中心部」を「国分市中心部」と，２２行目及び２４行目から２５行目にかけての各「本件閉鎖道路等にかかる市道が廃止されても」をいずれも「本件東西区間が路線廃止となったとしても」と，２５行目の「本件温泉」を「，本件温泉」と，「過ぎず」を「すぎず」と，２６行目の「原告」を「バス停の移動による影響も考えにくい。控訴人」とそれぞれ改める。
(3)原判決７頁４行目の次に行を改めて
「エなお，新法によって新設された行政事件訴訟法９条２項は，これまで判例上「法律上の利益」の有無の判断に当たって考慮されてきた事項を明文化したものにすぎない。」
を加え，１０行目の「あたり」を「当たり」と，１６行目の「そのうえで」から「かかる」までを「その上で，同法１８条２項，同法施行規則によれば，道路管理者は，道路の供用を廃止しようとする場合においては，廃止に係る」と，同行目の「経過地，」を「経過地」とそれぞれ改め，２０行目の「，ただし」を削る。
(4)原判決８頁２行目の「生じうる」を「生じ得る」と改め，１５行目の「明らかである」の次に「（同法１０条が，単に一般交通の円滑性だけを保護する趣旨であるとは到底いえない。）」を加え，２２行目の「本件閉鎖道路が閉鎖」を「本件処分ないし本件道路閉鎖が」と改める。(5)原判決９頁１行目の「わかりにくい」を「分かりにくい」と，５行目の「本件閉鎖道路の閉鎖」，１１行目及び１３行目の各「本件閉鎖道路の封鎖」並びに１５行目の「本件閉鎖道路閉鎖」をいずれも「本件処分ないし本件道路閉鎖」とそれぞれ改め，１７行目の次に行を改めて次のとおり加える。「オこのように，控訴人は，本件処分により，現実に損害を被っているところ，行政事件訴訟法３６条によれば，処分により損害を受けるおそれのある者でさえ，当該処分の無効確認の訴えの原告適格が認められるのであるから，控訴人が同条に規定する法律上の利益を有する者に該当しないはずがない。


カなお，平成１７年４月１日，新法が施行され，取消訴訟の原告適格に関する行政事件訴訟法９条２項が新設された（本件のような同法３６条に規定する法律上の利益を有する者の判断に当たっても，同法９条２項に定める考慮事項を考慮すべきことは，最高裁判所の判例から明らかである。）。この改正により，とりわけ，処分の根拠となった実体法規等の趣旨及び目的だけではなく，当該処分で考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮することが重要となり，控訴人の上記主張が正当であることにつき，立法的解決が図られたというべきである。」(6)原判決１０頁１３行目の「なくなった」を「なくなった場合」と，１６行目の「全て」を「すべて」と，１７行目の「同工場」を「Ｂ工場」と，２０行目及び２１行目の各「かかる」をいずれも「係る」とそれぞれ改める。(7)原判決１１頁４行目及び２０行目の各「否認する」をいずれも「控訴人の主張事実を否認し，法的主張を争う」と，８行目の「あたっている」を「当たっている」と，１３行目の「かかる市道」を「係る路線」と，１６行目の「言い難く」を「いい難く」とそれぞれ改める。
(8)原判決１２頁４行目末尾の次に「したがって，本件処分は，国分市長がその権限を濫用してしたものとして，無効である。」を加え，６行目の「否認する」を「控訴人の主張事実を否認し，法的主張を争う」と，９行目の「通行」を「単なる反射的利益にすぎないものではなく，公道通行」と，１３行目の「被告会社」から「かかる」までを「本件処分は無効な行政処分であり，本件閉鎖道路は依然として公道であるから，被控訴人会社の本件道路閉鎖はかかる」と，２６行目の「本件処分」を「本件道路閉鎖」とそれぞれ改め，同行目末尾の次に「その他，本件処分の有効性については，被控訴人市長の主張を援用する。」を加える。
(9)原判決１３頁１０行目の「争う」を「控訴人の主張事実を否認し，法的主張を争う。なお，本件処分の有効性については，被控訴人市長の主張を援用する」と改める。
第３当裁判所の判断
１被控訴人市長に対する本件訴えの原告適格（争点(1)ア）について(1)行政事件訴訟法３６条は，無効等確認の訴えの原告適格について規定するところ，同条にいう当該処分の無効等の確認を求めるにつき「法律上の利益を有する者」の意義については，取消訴訟の原告適格の場合と同義に解するのが相当である（最高裁第三小法廷平成４年９月２２日判決・民集４６巻６号１０９０頁）。
(2)そして，取消訴訟の原告適格について規定する同法９条１項にいう当該処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」とは，当該処分により自己の権利又は法律上保護された利益を侵害され，又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうのであり，当該処分を定めた行政法規が，不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず，それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には，このような利益もここにいう法律上保護された利益に当たり，当該処分によりこれを侵害され，又は必然的に侵害されるおそれのある者は，同項にいう「法律上の利益を有する者」に該当するというべきである。
また，処分の相手方以外の者について上記の法律上保護された利益の有無を判断するに当たっては，当該処分の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく，当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮し，この場合において，当該利益の内容及び性質を考慮するに当たっては，当該処分がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案すべきものである（同条２項参照）。(3)そこで，上記の見地に立って，以下，市町村道の路線廃止処分について検討する。
ア市町村道の路線廃止処分に関する道路法の規定をみると，同法は，道路網の整備を図るため，道路に関して，路線の指定及び認定，管理等に関する事項を定め，もって交通の発達に寄与し，公共の福祉を増進することを目的とし（１条），市町村長は，市町村道について，一般交通の用に供する必要がなくなったと認める場合においては，当該路線の全部又は一部を廃止することができると定めている（１０条１項前段）。また，同法は，１０条１項の規定により路線を廃止しようとする場合の手続は，路線の認定の手続に準じて行わなければならないとしているところ（同条３項），路線の認定の手続について定める同法８条２項は，市町村長が路線を認定しようとする場合においては，あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならないとし，さらに，同法９条は，市町村長は，路線を認定した場合においては，その路線名，起点，終点，重要な経過地その他必要な事項を，国土交通省令で定めるところにより，公示しなければならない旨定め，同省令である道路法施行規則１条２項は，市町村長は，同公示を行う場合においては，縮尺１万分の１程度の図面に当該路線を明示し，市町村の事務所において一般の縦覧に供しなければならない（市街地その他特に必要があると認められる部分については，別に拡大図を備えなければならない。）と定めている。
イ上記のとおり，道路法１条が明示的に規定する同法の目的は，道路網の整備を図ることにより交通の発達に寄与し，公共の福祉を増進することであるが，他方で，市町村長が市町村道の路線廃止処分をするについては，一般交通の用に供する必要がなくなったとの実体的要件を課するとともに，住民代表機関である市町村議会の事前の議決を要求するほか，事後に所定の事項を公示した上，廃止に係る路線を明示した所定の図面を一般の縦覧に供すべき手続的要件を課しているのであって，以上のことからすると，同法１０条１項前段の規定に基づく市町村道の路線廃止処分が，その権限を有する行政庁たる市町村長の自由裁量行為の範囲に属するものと認めることは到底できず，結局，同項前段の規定は，市町村長をして，市町村道の具体的な利用状況を十分勘案させた上，当該市町村道を一般交通の用に供する必要がないか否かの判断を適正に行わせ，もって，当該市町村道について路線廃止処分をするか否かについての市町村長による合理的な裁量権の行使を要求しているものと解され，したがって，市町村道の路線廃止処分に関する同法の規定は，当該市町村道を利用する者の具体的な利益を保護することをも，その趣旨及び目的としているものと解するのが相当である。


平成１６年(行ケ)第１９６号　審決取消請求事件
平成１６年１０月１４日口頭弁論終結
判決
原　　　　　　告　　応研株式会社
訴訟代理人弁理士　　　堀　　　城　之
訴訟復代理人弁理士　　永　岡　儀　雄
同　　　　　角　田　さやか
被　　　　　　告　　特許庁長官     小　川　　洋
指定代理人　　　　　　半　田　正　人
同　　小　池　　　隆
同　　井　出　英一郎
同　　涌　井　幸　一
同　　宮　下　正　之
主文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求める裁判
１　原告
(1)　特許庁が不服２００３－１２０３５号事件について平成１６年４月１日にした審決を取り消す。
(2)　訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，平成１４年６月３日，「建設大臣」の文字（標準文字）を書してなる商標（以下「本願商標」という。）について，指定商品及び指定役務を第９類「財務会計処理用コンピュータソフトウェア（記録されたもの），その他の電子計算機（中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路，磁気ディスク，磁気テープその他の周辺機器を含む。），財務会計処理用電子計算機用プログラムを記憶させたＣＤ－ＲＯＭその他の記憶媒体，財務会計処理用電子式卓上計算機，財務会計処理用ワードプロセッサ」及び第４２類「電子計算機の用途に応じて的確に操作するためには高度の専門知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機の財務会計プログラムの設計・作成又は保守」（いずれも平成１５年４月１日付け手続補正書による補正後のもの）として，商標登録出願したが，平成１５年５月２７日，拒絶査定を受けたので，同年６月２６日，これに対する不服の審判を請求した。特許庁は，これを不服２００３－１２０３５号事件として審理した結果，平成１６年４月１日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同月１３日，その謄本を原告に送達した。
２　審決の理由の要旨
本願商標は，「建設大臣」の文字を書してなるものであるところ，該文字は「内閣各省大臣の一。建設省の長。」（広辞苑第５版株式会社岩波書店発行）を意味する語であり，建設省は「１９４８年に建設院から昇格。国土計画・都市計画・下水道・河川運河・砂防水防・道路・住宅などに関する中央行政機関。」（広辞苑第５版株式会社岩波書店発行）として設置されたものである。平成１３年１月６日施行の中央省庁等改革基本法により，建設省は，北海道開発庁，国土庁及び運輸省とともに統合され，新たに国土交通省が誕生したが，この中央省庁等の再編成に至る５０年以上もの間，前記建設省の行政事務は建設大臣が管理していたところである。
そして，この事実は，前述の中央省庁等の再編成から３年余り経た現在においてもなお国民一般の記憶に新しいものというを相当とする。してみれば，「建設大臣」の文字よりなる本願商標をその指定商品及び指定役務について使用した場合，前記事情からして，中央省庁等の再編成前に設置されていた建設省の長としてその行政事務を管理していた建設大臣と関わりがあったかの如く，又は建設に関する行政事務を管理する大臣の名称の如く，需要者，取引者を誤信させるおそれが少なからずあるというべきであるから，かかるものを商標として採択，使用することは，国家行政への信頼を損ねるおそれがあり，社会公共の利益に反するものといわざるを得ない。
したがって，本願商標が商標法４条１項７号に該当するとして本願を拒絶した原査定は，妥当であって，取り消すことはできない。
第３　原告主張の取消事由の要点
本願商標が商標法４条１項７号に該当するとした審決の判断は誤りであるから，審決は，取り消されるべきである。
１　取消事由１（判断基準時の誤認）
審決は，建設大臣が既に存在していないにもかかわらず，「中央省庁等の再編成から３年余り経た現在においてもなお国民一般の記憶に新しい」と認定している。
しかし，本件における公共の利益については，査定時・審決時に「建設大臣」が消滅しているか否かを基準に判断すべきであって，省庁等の再編成から３年を経た現在において，国民の記憶に新しいか否かを判断基準とすべきものではない。そもそも，建設大臣が消滅したことは，新聞等で報道されるなど，一般に周知されており，審決は，「記憶に新しい」とする理由も証拠も示していない。したがって，審決の上記認定は誤りである。
２　取消事由２（誤信のおそれに関する判断の誤り）
(1)　需要者・取引者の誤認
審決は，商標法４条１項７号の主体的判断基準である需要者，取引者を国民一般ととらえた上で，本願商標の使用は「需要者，取引者を誤信させる」と判断している。
しかし，本願商標は，指定商品との関係から建設業向け会計ソフトであると想起させる。建設業向け会計は特殊であるため，一般会計と明らかに消費者が異なり，法人である建設会社，その経理部長・担当者という高度な知識・判断力を有する者が需要者・取引者となる。いかなる商標が公序良俗に反するかは，一国におけるその時代に応じた社会通念に従って，取引の実情を通じて判断すべき相対的な概念であるところ，本願商標の指定商品は一般消費者が手にするものではなく，建設業等の法人が需要者となるものであるから，これらの専門業者は，本願商標が大臣と関わりがあるものと誤信することはないし，大臣が財務会計に関係するソフトウェアを販売していないことも知っており，過去に存在した「建設大臣」が現在存在しないことを熟知しているのである。したがって，本願商標の需要者・取引者を主婦や子供等を含む国民一般とした審決の上記判断は誤りである。
(2)　不明確な認定判断


審決は，「需要者，取引者を誤信させるおそれが少なからずある」としている。しかし，このような「少なからず」といった不明確な認定判断をもって商標登録を拒絶すべきではない。
(3)公共の利益の誤認
原告は，既に本願商標を日本経済新聞等の広告に使用し，原告の販売店において本願商標を付した指定商品を販売するために使用しており，本願商標は，需要者に広く認識されている。したがって，本願商標の登録を認めないとするならば，何人もこれを使用できることになり，取引秩序が乱され，結果として需要者の利益，ひいては公共の利益をも害することになるのであって，この点において，審決は公共の利益についての判断を誤ったものである。
３　取消事由３（過去の登録例についての判断の誤り）審決は「請求人は，過去の登録例を挙げて本願商標の登録適格性を主張しているが，それらの事例は商標の具体的構成において本願商標とは事案を異にするものであり，それら事例をもって現在における本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切でなく，また，本件については前記認定を相当とするものであるから，その主張は採用することができない。」と判断している。しかし，商標の類否判断と異なり，「大臣」という語を含む単純な構成について，同時期に異なる結論が出るのは極めて不合理である。すなわち，過去の４９件の登録例は，いずれもその商標を構成する文字の一部に「大臣」を含むという点で，本願商標と共通の性質を有するものであるから，本願商標の登録の適否を判断する基準となるべきであり，これらを判断の基礎として考慮することなしに，本願商標の登録を拒絶することは，著しく公平性を欠いているというべきである。
第４　被告の反論の要点
１　取消事由１（判断基準時の誤認）について
本願商標が商標法４条１項７号に規定する「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標」に該当するか否かについての判断の基準とすべき時期は，審決時である。
そして，本件における公共の利益に関しては，審決時に，単に中央省庁の再編成によって建設省が消滅しているか否かだけを基準に判断すべきでないことは明らかであり，審決は，その事実も含めて種々の社会状況等を考慮して総合的な判断をしているものである。
審決は，国民一般の意識について，「記憶に新しい」としたのであり，この認定は，一般的な経験則に照らして至極当然のことであって，立証を要するまでもないことである。
２　取消事由２（誤信のおそれに関する判断の誤り）について
(1)需要者・取引者の誤認について
出願された商標が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるかどうかは，国民一般が抱く普通の感情を標準として判断すべきである。本願商標は，「建設大臣」の文字よりなるところ，この語は，１９４８年から新たに国土交通省が誕生した２００１年までの５０年以上もの長い間，建設省を所管する大臣名として，一般国民に広く知れ渡っているものである。この間，建設大臣は，建設省の所管する国土計画，都市計画，下水道等の国民の生活に直結する行政を推し進め，また，これらに関係する各種事業等の許認可を行ってきたのであって，建設大臣の許認可に対する国民の信頼性は，非常に大きなものとなっている。国土交通大臣の所管となった後も，以前の建設大臣によって許認可等されたものが，その後も効力を有し，社会的に存続している状況にあり，国民は，日常生活の中で，未だに「建設大臣」の文字が使用され，これを目にし耳にすることも少なくない。
「建設大臣」は過去の大臣名称であったものであるが，このような公的な名称は，公的な名称としての認識がまったくなくなるまで，国民にとって社会的に公共性のあるものとして通常認識されるものであるから，このような名称の使用等が公共の秩序を乱すことはいうまでもなく，さらに，社会公共の利益に反するというべきである。また，国民にとって社会的に公共性のあるものとして認識される公的な名称の「建設大臣」を商標として登録することは，指定商品及び指定役務について独占使用権，排他権を付与することになり，国民の行政への信頼を損ねるとともに，商標法の趣旨・目的に照らして，社会的妥当性を欠き不当であるとの感情を抱かせるものであって，国民の感情を害する商標ともいうべきである。なお，本願商標の指定商品及び指定役務中には，例えば一般のコンピュータソフトウェア（記録されたもの），電子計算機なども含まれるものであるから，これらの取引者，需要者が原告の主張するような特別の者に限られるということはない。
(2)不明確な認定判断について
「少なからず」の語義は一般的な国語辞典からも明らかであり，また，取引者，需要者の認識において，一方の認識が全てであるということは必ずしもあり得ないのであるから，原告指摘のように不明確な認定判断であるということにはならない。
(3)公共の利益の誤認について
原告は，本願商標が既に出願人によって使用されていることなどを理由に，本願商標の登録が認められないことの不都合をいう。しかし，本願商標が商標法４条１項７号に該当する商標である以上，既に出願人によって使用されているからといって，登録され得ないのは止むを得ないことである。
３　取消事由３（過去の登録例についての判断の誤り）について原告が挙げる登録例のほとんどは，その構成から見て，国の行政事務に関連があるとは到底理解されないものであるから，本願商標とは事案を異にするものである。また，「大臣」の語を含む商標の登録例があるからといって，そのことを理由に，本願商標が有する反社会性・反公益性を無視して，公序良俗に反するおそれがないと判断すべきではなく，商標法４条１項７号の判断は，過去の登録例に拘束されるものではないから，過去の登録例をもって，審決が著しく公平性を欠き，誤っているということはできない。
第５　当裁判所の判断


１　「建設大臣」は，国家行政組織法（平成１１年法９０号による改正前）３条２項の規定に基づいて設置された国の行政機関である建設省の長の名称であり（建設省設置法（平成１１年法１０２号による廃止前）２条１，２項），建設省の所掌する国土計画，都市計画，河川，道路，住宅建築，建設業などに関する行政事務を統括する者である（上記改正前の国家行政組織法１０条，廃止前の建設省設置法３条）。広辞苑第５版（乙４１号証）にも，建設大臣は「内閣各省大臣の一，建設省の長」，建設省は「国土計画・都市計画・下水道・河川運河・砂防水防・道路・住宅などに関する中央行政機関。建設大臣を長とする。１９４８年建設院から昇格。」と記載されているように，「建設大臣」の名称は，建設省が設置された昭和２３年から，中央省庁等改革基本法の定める方針等に基づき建設省，北海道開発庁，国土庁及び運輸省が統合され，新たに国土交通省となった平成１３年１月までの５０年以上もの長期にわたり，建設省を統括する大臣名として，国民一般に広く知られているものである。その間，建設大臣は，その所管する建設省の所掌事務に関して，団体又は個人に対し，各種事業等の許認可，認定など，例えば（掲記の法令はいずれも国土交通省発足前のものである。），建設業（２以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合）の許可（建設業法３条），建設工事の従事者に対する技術検定（建設業法２７条），建築物の基礎等に使用する指定建築材料の品質に関する認定（建築基準法３７条），宅地造成における特殊な材料等による擁壁についての認定（宅地造成等規制法施行令１５条）などを行ってきたものである。そして，それらの建設大臣の許認可，認定等は，当該商品の販売者や当該役務の提供者において，建設大臣による審査を経た，公的な基準，規格等を満たした商品あるいは役務であることを示すものとして，「建設大臣認定」，「建設大臣認可」，「建設大臣指定」などのように，当該商品の品質や役務の質の優位性を表すために表示されていることは，しばしば見られるところである（乙２ないし７，９，１０，１２，１４ないし１８，２８ないし３０，３２号証）。このように，建設大臣の名称は，長年にわたり，国の行政機関の長を示すものとして，広く一般国民に知られているだけでなく，実際の取引社会において，しばしば一定の商品や役務について行政機関による公的な基準，規格等を満たしていることを示す表示としても用いられ，これに対する国民の信頼も大きいものがあるということができる。
２　ところで，建設省は，平成１３年１月６日，前記のとおり，中央省庁等の再編成に伴い国土交通省に統合され，それまでの所掌事務は国土交通省の所管となり，これにより建設大臣という大臣も同日以降存在しないこととなった。しかし，上記中央省庁等の再編成は，それまでの１府１２省を整理統合して，新たに内閣府を設けるとともに１０省に編成し直し，省名も変更するなどした大規模なものであり（改正後の国家行政組織法別表第１参照），たとえそのことについて報道等がされ，また，再編成後３年余を経たとしても，必ずしも国民一般の間で再編成後の各省庁の名称，事務分掌等が正確に認識されているとは限らないし，建設省ないし建設大臣の名称が，５０年以上もの間，国民のよく知るところとして定着していたことや，現在でも，当時の建設大臣による許認可等の効力がそのまま残っているものもあり（中央省庁等改革関係法施行法１３０１条参照），それらに対する国民の信頼も失われているとはいえないことなどを考えると，審決時において，国家行政組織上は建設大臣という官職が存在しなくなったとしても，なお建設大臣という名称に対して国民一般が抱く公的な名称としての認識がなくなったとみることはできず，「建設大臣」という名称から，従来の建設省の長たる大臣，あるいは，建設に関する行政分野を統括する大臣という観念を想起することは十分考えられるところである。
３　以上のように，「建設大臣」という語が，国の行政組織に係る公的な名称を示すものとして認識され，実際に，取引社会において，一定の商品や役務について公的な基準，規格等を満たしていることを示す表示として用いられていることなどに照らすと，「建設大臣」の文字よりなる本願商標をその指定商品及び指定役務について使用した場合には，その需要者，取引者に対し，それらが従前の建設省の所管事務を統括していた建設大臣と関わりがあるかのように，あるいは建設に関する行政分野を統括する大臣の名称であるかのように，誤信させるおそれがあることは明らかであり，その登録を認め，指定商品及び指定役務について独占使用権，排他権を付与することは，国民の行政に対する信頼を損ねるとともに，取引秩序を乱すおそれがあり，社会公共の利益に反するというべきである。商標法４条１項７号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には，上記のように，当該商標を使用することにより，国民の行政への信頼を損ねるなど，社会公共の利益に反することになるものも含まれると解すべきであるから，本願商標は，商標法４条１項７号に該当するものとして，商標登録を受けることができないものといわざるを得ない。
４　原告が主張する取消事由１ないし３について検討する。
(1)　取消事由１（判断基準時）について
原告は，本件における公共の利益は，査定時・審決時に「建設大臣」が消滅しているか否かを基準に判断すべきであり，省庁等の再編成から３年を経た現在において，国民の記憶に新しいか否かを判断基準とすべきものではないなどと主張する。
しかし，本件において，本願商標が公序良俗を害するおそれがあるか否かは，単に審決時に「建設大臣」の官職が存在しているかどうかということだけによって判断されるべきものではなく，そのことを含め諸般の事情を考慮して，審決時において，本願商標を使用することが社会公共の利益に反することになるかどうかを判断して決すべきものであることはいうまでもない。そして，前記のとおり，審決時において，建設大臣という名称に対して国民一般が抱く公的な名称としての認識がなくなったということができず，本願商標を指定商品又は指定役務に使用することは，社会公共の利益に反するというべきであるから，この点に関する審決の認定判断に誤りはなく，原告の上記主張は理由がない。なお，審決時において，建設大臣という名称に対して国民一般が抱く公的な名称としての認識がなくなったといえないことは，建設大臣が，５０年以上にわたり，建設省の長を示すものとして，広く国民に知られていたことなど前記事情に照らし，経験則上認められることであり，これと同旨の審決の認定に誤りはない。


平成１６年（行ケ）第９９号　審決取消請求事件（平成１７年３月８日口頭弁論終結）
判　　　　　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　　　　松下電器産業株式会社
訴訟代理人弁護士　　　　　　森崎博之
同　　　　　　　　　　　　　根本浩
同　　　　　　　　　　　　　安藤誠悟
同　　　　弁理士　　　　　　稲葉良幸
同　　　　　　　　　　　　　岩橋文雄
同　　　　　　　　　　　　　大貫敏史
同　　　　　　　　　　　　　藤井兼太郎
同　　　　　　　　　　　　　土屋徹雄
同　　　　　　　　　　　　　深澤拓司
被　　　　　　告　　　　　　特許庁長官　小川洋
指定代理人　　　　　　　　　山下弘綱
同　　　　　　　　　　　　　久保田健
同　　　　　　　　　　　　　須原宏光
同　　　　　　　　　　　　　小曳満昭
同　　　　　　　　　　　　　伊藤三男
主　　　　　　　　　　　文
特許庁が不服２００１－１３１１０号事件について平成１６年２月２日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，平成９年４月１０日，名称を「可搬型メディアとネットワークの連携装置と連携方法」とする発明（請求項の数３６）につき特許出願（国内優先権主張平成８年４月１９日）をしたが，平成１３年６月１４日に拒絶査定を受けたので，同年７月２６日，これに対する不服の審判の請求をした。特許庁は，同請求を不服２００１－１３１１０号事件として審理した上，平成１６年２月２日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同月１７日，原告に送達された。
２　平成１１年１０月１２日付け手続補正書により補正された明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項１に記載された発明（以下「本願発明」という。）の要旨
可搬型メディアを駆動するための第１の電子計算機と，前記可搬型メディアの内容に関連するメディア関連情報と前記可搬型メディアの内容の表示・出力の方法とを提供する第２の電子計算機とから少なくとも構成
され，
前記第１と第２の電子計算機は，ネットワーク等を経由してそれぞれ通信す
ることが可能であり，
前記可搬型メディアは，
当該メディアと他のメディアとを区別できるメディア識別情報をその一部に含むメディア活用情報を，当該メディアの本来の記憶領域とは異なる専用の箇所に電
子的に記録している媒体であり，
前記第１の電子計算機は，
前記可搬型メディアを駆動するメディア駆動手段と，情報を表示・出力する情報表示・出力手段と，ネットワークに対する入出力を行なう第１の情報送受信手段
とを備え，
前記第２の電子計算機は，
ネットワークに対する入出力を行なう第２の情報送受信手段と，前記第１の電子計算機上での前記メディアの表示・出力に利用するデータとその表示・出力の方法とを規定する対象・方法情報を前記メディア識別情報をもとに
生成する対象・方法情報生成手段とを備え，
前記情報表示・出力手段が，前記対象・方法情報に規定された方法に従って前記可搬型メディア内のデータを表示・出力することを特徴とする，可搬型メディアとネットワークの連携装置。
３　審決の理由
審決は，別添審決謄本写し記載のとおり，本願発明は，特開平５－２９８３３８号公報（甲４，以下「引用例１」という。），特開平８－３７５０８号公報（甲５，以下「引用例２」という。）に記載された各発明（以下，それぞれ「引用例１発明」，「引用例２発明」という。）及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないとした。


なお，審決は，本願発明と引用例１発明とを対比し，両者は，「可搬型メディアを駆動するための第１の電子計算機と，第２の電子計算機とから少なくとも構成され，前記第１と第２の電子計算機は，ネットワーク等を経由してそれぞれ通信することが可能であり，前記可搬型メディアには，当該メディアと他のメディアとを区別できるメディア識別情報が付され，前記第１の電子計算機は，前記可搬型メディアを駆動するメディア駆動手段と，情報を表示・出力する情報表示・出力手段と，ネットワークに対する入出力を行なう第１の情報送受信手段とを備え，前記第２の電子計算機は，ネットワークに対する入出力を行なう第２の情報送受信手段とを有する可搬型メディアとネットワークの連携装置」（審決謄本８頁最終段落～９頁第１段落）の点で一致すると認定した上，相違点として，①「本願発明では，第２電子計算機に，メディア識別情報をもとに第１電子計算機上でのメディアの表示・出力に利用するデータとその表示・出力の方法とを規定する対象・方法情報を生成する対象・方法情報生成手段とを設けているが，引用例１に記載の発明（注，引用例１発明）には対象・方法情報生成手段は記載されていない点。また，本願発明では，第２電子計算機は，可搬型メディアの内容に関連するメディア関連情報を提供しているが，引用例１に記載の発明にはこの点は記載されていない」（同９頁第２～第３段落，以下「相違点１」という。），②「本願発明では，メディア活用情報は当該メディアに電子的に記録されているが，引用例１に記載の発明では発行元会社コード，発行年月日情報，顧客管理番号等のＩＤコードはＣＤ－ＲＯＭに付されていると記載されているのみであり，電子的に記録させているかどうかは不明な点」（同頁第４段落），及び③「本願発明では，メディア活用情報は当該メディアの本来の記憶領域とは異なる専用の箇所に記録させているが，引用例１に記載の発明ではこの構成は記載されていない点」（同頁第５段落）を認定している。
第３　原告主張の審決取消事由
審決は，本願発明と引用例１発明との一致点の認定を誤るとともに相違点を看過し（取消事由１），相違点の判断を誤り（取消事由２），その結果，本願発明を容易想到とする誤った判断に至ったものであるから，違法として取り消されるべきである。
１　取消事由１（一致点の認定の誤り及び相違点の看過）
(1)　「メディア識別情報」
審決は，本願発明と引用例１発明との一致点の認定において，「引用例１に記載された発明のＣＤ－ＲＯＭに付される『ＩＤコード』は当該ＣＤ－ＲＯＭの識別機能を有する情報も含むものであるから本願発明の『メディア活用情報』に相当する」（審決謄本８頁「４．対比」の第１段落）とした上，両者は，「前記可搬型メディアには，当該メディアと他のメディアとを区別できるメディア識別情報が付され」ている点で一致すると認定（同頁最終段落）しているが，誤りである。すなわち，引用例１発明において，可搬型メディア（ＣＤ－ＲＯＭ）に付されたＩＤコードは，「当該メディアと他のメディアとを区別できるメディア識別情報」ではなく，この点は相違点と認定されるべきものである。
ア　本願発明の「メディア識別情報」
本願発明の「当該メディアと他のメディアとを区別できるメディア識別情報」は，以下に述べるとおり，メディア１枚１枚を区別するものである。(ｱ)　本件明細書（甲２）には，「【発明の属する技術分野】本発明は，・・・ネットワーク上のアプリケーションからの指示によりメディア１枚毎の利用方法を変化させたりといった，可搬型メディアとネットワークを連携させたサービスの提供法に関する」（段落【０００１】），「７０２はタイトル情報７０１に応じて設定されるＤＶＤ１枚ごとの通し番号である発行番号情報」（段落【００４８】），「【発明の効果】以上述べたように，大量に作成され，配布される可搬型のメディア１枚１枚に対して，当該メディアにそれぞれ固有なメディア活用情報を設け，その一部を利用者のネットワークアプリケーション利用履歴管理に転用することで，メディアの配布後に利用者番号をあらためて設ける手間をかけずに，個別の利用者それぞれに対するサービスの内容を向上させることができる，という効果を奏する」（段落【０１７７】）と記載されており，これらの記載から，本願発明における「当該メディアと他のメディアとを区別できるメディア識別情報」は，メディア１枚１枚を区別するものであることが明らかである。(ｲ)　なお，本願発明は，本件明細書に実施の形態１～５として開示されたもののうち，実施の形態２及び３に係るものであり，実施の形態１に係るものは本願発明ではないから，実施の形態１を説明する記載（例えば，段落【００２９】）は，本願発明における「メディア識別情報」の解釈を左右するものではない。また，本件明細書の請求項１５は，「メディア識別情報が，その可搬型メディアのタイトルや発行者，発行年，内容などを一意に特定できるタイトル情報と，そのタイトル情報ごとに付与される発行番号情報とからなることを特徴とする，請求項１又は２に記載の可搬型メディアとネットワークの連携装置」を発明としているが，請求項１５の「発行番号情報」は，「２０３はメディア識別情報２０１のうちタイトル情報２０２ごとに付与できる発行番号情報」（段落【００２３】）と記載されているように，メディア識別情報を構成する情報を特定するものであるから，本願発明に係る請求項１の「メディア識別情報」がメディア１枚１枚を区別するものであることと矛盾するものではない。
イ　引用例１発明の「ＩＤコード」
引用例１（甲４）には，「ＣＤ－ＲＯＭ及び利用するユーザーを識別するためのＩＤコード」の一例として，発行会社コード，発行年月日情報，顧客管理番号が記載されている（段落【００２０】，図５（ｂ））が，これらは複数のＣＤ－ＲＯＭに共通に付され得る情報であるから，ＣＤ－ＲＯＭ１枚１枚を区別すること，すなわち，「当該メディアと他のメディアとを区別」することはできない。したがって，引用例１に記載されるＩＤコードは，本願発明の「当該メディアと他のメディアとを区別できるメディア識別情報」を含んでおらず，それゆえ，本願発明の「メディア活用情報」には当たらない。


また，引用例１には，ＩＤコードの利用の仕方として，「ＩＤコードの確認」（段落【００２３】），「自社の発行したＣＤ－ＲＯＭ情報であるかどうかを判定する」こと及び「ユーザーを特定する」こと（段落【００２４】）は記載されているが，ＩＤコードを用いてＣＤ－ＲＯＭ１枚１枚を識別すること，すなわち，ＩＤコードを用いて「当該メディアと他のメディアとを区別する」ことについては，記載も示唆もない。したがって，引用例１のＩＤコードの利用の仕方に基づいて技術的思想を判断しても，引用例１のＩＤコードは，本願発明の「当該メディアと他のメディアとを区別できるメディア識別情報をその一部に含むメディア活用情報」を含んでおらず，本願発明の「メディア活用情報」には相当しない。ウ　以上のとおり，本願発明と引用例１発明とは，本願発明においては可搬型メディアに「当該メディアと他のメディアとを区別できるメディア識別情報をその一部に含むメディア活用情報」が付されているのに対し，引用例１発明においては可搬型メディアにＩＤコードが付されているが，このＩＤコードは当該メディアと他のメディアとを区別するものではない点で，相違している（以下「相違点Ａ」という。）。審決は，相違点Ａを看過している。
(2)　情報表示・出力手段
本願発明は，第２電子計算機において対象・方法情報生成手段がメディア識別情報をもとに対象・方法情報を生成し，この対象・方法情報に規定された方法に従って，第１電子計算機に設けられた情報表示・出力手段が可搬型メディア内のデータを表示・出力するが，引用例１には，そのような手段は記載されておらず，この点で，本願発明と引用例１発明は相違する（以下「相違点Ｂ」という。）。審決は，相違点Ｂを看過している。
(3)　以上のとおり，審決は，一致点を誤認し，相違点Ａ及びＢを看過した誤りがあり，相違点Ａ，Ｂを含めて検討したならば，本願発明は引用例１及び２から容易に想到し得ないとの結論に達したはずであるから，その誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
２　取消事由２（相違点１の判断の誤り）
(1)　審決は，本願発明と引用例１発明との相違点１，すなわち，「本願発明では，第２電子計算機に，メディア識別情報をもとに第１電子計算機上でのメディアの表示・出力に利用するデータとその表示・出力の方法とを規定する対象・方法情報を生成する対象・方法情報生成手段とを設けているが，引用例１に記載の発明（注，引用例１発明）には対象・方法情報生成手段は記載されていない点。また，本願発明では，第２電子計算機は，可搬型メディアの内容に関連するメディア関連情報を提供しているが，引用例１に記載の発明にはこの点は記載されていない」（審決謄本９頁第２～第３段落）について，「カタログショッピングにおいて，情報に対するアクセス頻度によって表示情報の内容を変えることは引用例２に記載されており，また，引用例１には当該ＣＤ－ＲＯＭを特定する情報（ＩＤコード）によりアクセス情報を得ることも記載されているのであるから，引用例１に記載の発明においても，引用例２に記載の手段を採用し，当該ＣＤ－ＲＯＭを特定する情報に基づいてアクセス情報を得て，それによって表示内容を変えるようにすることは，容易に考えられること」（同頁最終段落～１０頁第１段落）であると判断した。しかし，審決の上記判断は，以下のとおり，誤りである。
(2)　引用例２
引用例２（甲５）には，引用例２発明に係る情報提供システムの実施例として，段落【００２１】～【００４３】に記載される態様（以下「第１実施例」という。）と，段落【００４４】～【００５８】に記載される態様（以下「第２実施例」とい。）の二つが開示されている。このうち，審決にいう「カタログショッピングにおいて，情報に対するアクセス頻度によって表示情報の内容を変える」という態様を開示しているのは，第２実施例のみである。
しかしながら，第２実施例は，複数の利用者に対して，情報提供者システム１の情報記憶装置５１内の情報を提供するものであり，第２実施例における「アクセス頻度」は，複数の利用者からのアクセスを集計して得られる頻度情報である。複数の利用者からのアクセスを集計して得られる「アクセス頻度」（頻度情報）は，当然，それら複数の利用者に共通の値となるから，各利用者が個々に保有する可搬型メディアを他の可搬型メディアから区別する情報とはなり得ない。このように，引用例２には，当該メディアと他のメディアとを区別できるメディア識別情報という概念がそもそも開示されていないのであり，当然，情報提供者システム１（ホストコンピュータ）の対象・方法情報生成手段において，当該メディアのメディア識別情報に基づいて当該メディアに対応した表示の仕方を規定する対象・方法情報を生成し，この対象・方法情報により，当該メディアに特有の形態で情報の提供を行うという構成も開示されていない。また，引用例２は，利用者端末装置２の表示装置６５に表示される「目次情報」について，情報提供者システム１の情報記憶装置５１内の情報に対するアクセス頻度（頻度情報）等に基づいて表示パラメータを算出することを記載しているにすぎず，アクセス対象の情報（マルチメディアショッピング情報そのもの）について，表示対象・方法を変更するものではない。
(3)　引用例１と引用例２の組合せの困難性


ア　上記(2)のとおり，引用例１発明における「ＩＤコード」と，引用例２における情報提供者システム１の記憶装置５１内の情報に対するアクセスの回数（頻度）を示す「アクセス頻度情報」とは，全く性質の異なる情報である。また，引用例１発明においては，アクセス対象となる商品データは，ユーザ側端末のＣＤ－ＲＯＭ内に存在しているのに対し，引用例２の第２実施例においては，アクセス対象となるショッピング情報は，情報提供者システム１の情報記憶装置５１内に存在しており，その情報へのアクセス頻度（頻度情報）等に基づいて，目次情報の表示パラメータを算出するものである。以上のように，引用例１と引用例２との間には，「ＩＤコード」と「アクセス頻度」という，情報自体の違いがあることに加えて，両者はアクセス対象となる情報がユーザ側端末にあるのか，情報提供者システム（ホストコンピュータ）側にあるのかという点で，情報の所在場所が全く異なるから，引用例１発明において引用例２の手段を採用することは，当業者が容易に想到し得ることではない。イ　さらに，引用例１には，アクセス対象の情報について，その表示内容を変える点については一切記載がなく，また，引用例２においても，表示内容を変えているのは，目次情報であって，アクセス対象の情報（マルチメディアショッピング情報そのもの）ではないから，引用例１と引用例２をどのように組み合わせても，相違点１に係る本願発明の構成には想到し得ない。この点について，審決は，「情報に対するアクセス頻度によって表示情報の内容を変えることは引用例２に記載され」（審決謄本９頁最終段落）ているとし，これを根拠に，相違点１に係る本願発明の構成は容易に想到し得る旨判断しているが，これは，引用例１と引用例２の上記のような相違点を考慮することなく，引用例２に開示された構成を抽象化して引用例１に採用しようとするものであって，不当な認定である。
ウ　また，審決は，相違点１について，「引用例１には当該ＣＤ－ＲＯＭを特定する情報（ＩＤコード）によりアクセス情報を得ることも記載されているのであるから，・・・それ（注，得たアクセス情報）によって表示内容を変えるようにすることは，容易に考えられる」（同頁最終段落～１０頁第１段落）と判断しているが，引用例１において「アクセス情報を得る」とは，自社で販売されたＣＤ－ＲＯＭであるかが判断できるような「ＩＤコード」，すなわち，メディア１枚１枚を区別することができないような情報を取得することにすぎないから，そのようなメディア１枚１枚を区別することができない情報である「ＩＤコード」をどのように利用しても，ＩＤコードによって可搬型メディアごとに可搬型メディア内のデータの表示内容を変えることは不可能である。
第４　被告の反論
審決の認定判断に誤りはなく，原告主張の取消事由は理由がない。１　取消事由１（一致点の認定の誤り及び相違点の看過）について
(1)　「メディア識別情報」について
ア本願発明の「メディア識別情報」
本願発明が実施の形態１をも含む発明であることは，本件明細書の記載に照らして自明のことである。また，本件明細書（甲２）は，実施の形態１～３のそれぞれの効果に関して，同じように，「個々のメディア（・・・）を識別することのできる識別情報・・・に基づいて」（段落【００４４】，【００８２】，【０１２０】）と記載しているから，実施の形態１に係る「メディア識別情報」と，実施の形態２，３における「メディア識別情報」とが区別されているわけでもない。以上のとおり，本願発明は，実施の形態１も含むものであるから，本願発明の「当該メディアと他のメディアとを区別できるメディア識別情報」は，実施の形態１に係るメディア識別情報が意味する，「同じタイトル情報（同じ内容）を有するメディアを他のタイトル情報（他の内容）を有するメディアと区別する」情報も含んでいるものである。
イ　引用例１発明の「ＩＤコード」
引用例１（甲４）のＣＤ－ＲＯＭのＩＤコードは，「ＣＤ－ＲＯＭ及び利用するユーザを識別するためのもの」（段落【００２０】）であるから，本願発明の「当該メディアと他のメディアとを区別するメディア識別情報」に相当することは明らかである。引用例１のＣＤ－ＲＯＭのＩＤコードの一例として，発行会社コード，発行年月日情報，顧客情報（顧客管理番号）等が示されている。ここで，「ＣＤ－ＲＯＭを識別」するためのＩＤコードとは，当該ＣＤ－ＲＯＭを他のＣＤ－ＲＯＭから区別する能力があるものであり，その識別の形態は，１枚１枚を区別する場合のものと，同じ内容のＣＤ－ＲＯＭを他の内容のＣＤ－ＲＯＭから区別する場合のもののいずれもが含まれる。また，顧客管理番号は，各顧客によって異なるものであるから，これをＣＤ－ＲＯＭを識別する情報として利用すれば，ＣＤ－ＲＯＭ１枚１枚を区別する情報ともなるものである。
ウ　したがって，審決が「メディア識別情報」を一致点として認定したことに誤りはなく，相違点Ａの看過がある旨の原告の主張は，失当である。
(2)　情報表示・出力手段について
審決は，引用例１の「表示部」が本願発明の「情報表示・出力手段」に相当することは一致点として認定している。また，本願発明においては，第２電子計算機において対象・方法情報生成手段がメディア識別情報をもとに対象・方法情報を生成し，この対象・方法情報に規定された方法に従って，第１電子計算機に設けられた情報表示・出力手段が可搬型メディア内のデータを表示・出力しているが，引用例１にそのような手段が記載されていないという原告主張の相違点Ｂは，審決が認定した相違点１に包含される。したがって，審決に原告主張の相違点の看過はない。
２　取消事由２（相違点１の判断の誤り）について
(1)　本願発明について
本願発明には，「可搬型メディアのメディア識別情報と可搬型メディアの利用の履歴情報とを用いて対象・方法情報を生成すること」も含まれる。すなわち，本願発明（請求項１）を引用する本件明細書の特許請求の範囲の請求項５には，「可搬型メディアのメディア識別情報と可搬型メディアの利用の履歴情報とを用いて対象・方法情報を生成する」と記載されているから，請求項５の上位概念の発明である本願発明には，当然，「可搬型メディアのメディア識別情報と可搬型メディアの利用の履歴情報とを用いて対象・方法情報を生成する」ことも含まれている。
(2)　引用例２について


引用例２（甲５）には，アクセス頻度に応じて表示内容を変化させることが記載されているが，この場合，利用者からの所望の情報に対する要求信号が必要である（段落【００５３】参照）。そして，所望の情報に対する要求信号に所望の情報を特定する情報が含まれることは自明である。したがって，引用例２は，アクセス頻度と所望の情報を特定する情報とを用いて表示内容を変更しているものであり，この点は，本願発明が可搬型メディアの利用の履歴情報と可搬型メディアのメディア識別情報とを用いて対象・方法情報を生成することに相当する。なお，引用例２の場合は，アクセス頻度は複数の利用者のアクセスに基づくものであるが，この点は，本願発明の概念に含まれるものである。
(3)　引用例１，２の組合せの容易性について
上記(2)のとおり，引用例２は，アクセス頻度と所望の情報を特定する情報とを用いて表示内容を変更することを開示しており，この点は，本願発明が可搬型メディアの利用の履歴情報と可搬型メディアのメディア識別情報とを用いて対象・方法情報を生成することに相当するものである。そして，この場合の所望の情報を特定する情報は，引用例１のように情報源がＣＤ－ＲＯＭの場合にはＣＤ－ＲＯＭを特定する情報（引用例１の場合にはＣＤ－ＲＯＭのＩＤコード）に相当するものである。
引用例２の第１実施例について段落【００３３】に記載されているとおり，ＣＤ－ＲＯＭを用いる場合も，衛星から情報を得る場合も，利用者端末装置２にＣＤ－ＲＯＭをセットした以降と，利用者端末装置２の情報記憶装置５１に情報提供者システムからの情報を記憶した以降は，同じ動作であり，それゆえ，引用例２に記載の手段を，ＣＤ－ＲＯＭを用いた場合と衛星から情報を得る場合の相互に適用することに格別の困難性はなく，相互に適用するのは当然のことである。そして，引用例２の第２実施例に記載された手段を，ＣＤ－ＲＯＭを利用したカタログショッピングである引用例１発明に応用することには，格別な阻害要因がなく，それゆえ，引用例２の第２実施例に記載された手段を引用例１発明に応用することは，当業者が容易に想到し得るものである。原告は，引用例２では，アクセス頻度情報に基づいて目次情報が変わっているにすぎないと指摘するが，目次情報もアクセス対象の情報の一部であることに変わりはない。審決は，引用例１発明において，引用例２に記載された手段を採用することの容易性を判断しているのであるから，引用例１発明がアクセス対象の情報の表示対象の内容を変えるか否かは，判断に影響しない。したがって，引用例１発明に引用例２記載の手段を採用し，アクセス対象の情報の表示内容を変える構成とすることは，当業者が容易に想到し得ることである。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（一致点の認定の誤り及び相違点の看過）について
(1)　「メディア識別情報」について
原告は，本願発明の「メディア識別情報」は，メディアの１枚１枚を識別することのできる情報であるのに対し，引用例１に開示された「ＩＤコード」は，複数のＣＤ－ＲＯＭに共通に付され得る情報であって，メディアの１枚１枚を識別するものではないから，審決が「メディア識別情報」を本願発明と引用例１発明の一致点として認定した点は，誤りである旨主張する。
ア　そこで，まず，本件明細書を検討する。
(ｱ)　本願発明の特許請求の範囲の記載は上記第２の２のとおりであり，その記載中の，「前記可搬型メディアは，当該メディアと他のメディアとを区別できるメディア識別情報をその一部に含むメディア活用情報を，・・・電子的に記録している媒体であり，前記第１の電子計算機は，前記可搬型メディアを駆動するメディア駆動手段と，・・・を備え，前記第２の電子計算機は，・・・前記第１の電子計算機上での前記メディアの表示・出力に利用するデータとその表示・出力の方法とを規定する対象・方法情報を前記メディア識別情報をもとに生成する対象・方法情報生成手段とを備え」との文言によれば，「他のメディア」から区別されるべき「当該メディア」と，第１の電子計算機上で駆動され，その表示出力用のデータを出力している「前記メディア」とは，同じものを指しており，「区別」は，電子計算機上での表示出力用のデータを出力しているメディア（「前記メディア」）と「他のメディア」との間で行われるのものであることが文理上明らかである。そうすると，「当該メディアと他のメディアを区別」するとは，特定の１枚のメディアを他のメディアから区別すること，すなわち，メディアの１枚１枚を区別することであると解するのが，特許請求の範囲の自然な解釈というべきである。(ｲ)　上記(ｱ)の解釈は，本件明細書の発明の詳細な説明及び図面の検討によっても裏付けられる。すなわち，本件明細書（甲２）には，【発明が解決しようとする課題】として，「従来の技術においては，ＣＤ－ＲＯＭはすべての利用者に対して同じものが配布されるために，利用者の過去の利用履歴をアプリケーションの動作に対して反映させるためには，サービス提供側でＣＤ－ＲＯＭの配布後にあらためて利用者に番号付けを行ない，管理を行なう必要があり，利用者は・・・自身の利用者番号をアプリケーションに伝える必要がある」（段落【０００５】）との指摘がされ，「本発明の目的は，可搬型メディアと利用者との対応関係を管理するための情報を，事前に可搬型メディアに設定するメディア活用情報で代用できるようにすることで，・・・利用者に特別の作業を強いることなく利用者ごとのカスタマイズが自動的に行なわれるようなサービスを提供することである」（段落【０００７】）と記載されている。そして，本件明細書には，実施の形態１～５として，五つの実施の形態が開示され（段落【００２５】～【０１７６】），【発明の効果】として，「大量に作成され，配布される可搬型のメディア１枚１枚に対して，当該メディアにそれぞれ固有なメディア活用情報を設け，その一部を利用者のネットワークアプリケーション利用履歴管理に転用することで，メディアの配布後に利用者番号をあらためて設ける手間をかけずに，個別の利用者それぞれに対するサービスの内容を向上させることができる，という効果を奏する」（段落【０１７７】）と記載されており，これらの記載に照らすと，本願発明における「メディア識別情報」とは，可搬型メディアそれぞれの利用者を識別することを可能にする情報，すなわち，メディアの１枚１枚を識別することのできる識別情報を意味するものと解される。


(ｳ)　これに対し，被告は，本願発明の「当該メディアと他のメディアとを区別できるメディア識別情報」は，メディアの１枚１枚を識別することのできる情報に限られるものではなく，「同じタイトル情報（同じ内容）を有するメディアを他のタイトル情報（他の内容）を有するメディアと区別する」情報も含むと主張する。確かに，本件明細書には，実施の形態１（ＤＶＤを可搬型メディアとするレストランガイドシステム）に関して，「４０１はメディア活用情報４００のうちこのＤＶＤのタイトルや発行年，内容などを一意に特定可能な，書籍で使われているＩＳＢＮ番号に相当するＤＶＤ識別情報であり」（段落【００２９】），「ＤＶＤ識別情報４０１を受信し，その識別情報をもとに・・・タイトル情報や出版年度などを得」（段落【００３５】），「受信されたＤＶＤ識別情報４０１から得られるタイトル情報とその出版年度をもとに，・・・現在処理対象中のタイトルが古い版のものか新しい版のものかを調べる」（【００３７】）などとして，ＤＶＤ識別情報がＤＶＤのタイトル，発行年，内容などを識別する，書籍でいえばＩＳＢＮ番号に相当するものであることを示す記載がある。しかしながら，これらの記載をＤＶＤ識別情報がタイトル，発行年，内容等を識別すれば足りるという趣旨に理解すべき理由はなく，むしろ，上記(ｲ)に摘示した発明の課題及び効果の記載に照らすと，実施の形態１においても，ＤＶＤ１枚ごとの識別が行われることは，当然の前提として含まれていると解されるものである。したがって，実施の形態１が本願発明に含まれるか否かにかかわらず，本願発明の「メディア識別情報」は，メディアの１枚１枚を識別することのできる情報と解するのが相当であり，この点に関する被告の主張は採用することができない。
イ　次に，引用例１発明の「ＩＤコード」について検討する。引用例１（甲４）は，ＣＤ－ＲＯＭ等の電子出版媒体をカタログとして利用するカタログショッピングシステム（段落【０００１】）に係る発明の公開公報であり，その発明の詳細な説明には，販売店側のホストコンピュータ，利用者端末，ＣＤ－ＲＯＭ等からなるカタログショッピングシステムが説明されるとともに，「図５（Ｂ）は，ＣＤ－ＲＯＭ及び利用するユーザを識別するためのＩＤコードの一例である。ＩＤコードには，発行会社コード，発行年月日情報，顧客情報等がある」（段落【００２０】），「図６はユーザ側端末のカタログショッピング手順を示すフローチャートの例である。販売会社は，前もって商品のカタログをＣＤ－ＲＯＭに記憶させ，各利用者にダイレクトメールで送付する。この場合，各ＣＤ－ＲＯＭには図５（Ｂ）に示したようなＩＤコードが付されている。・・・発注動作をスタートさせると，ＣＤ－ＲＯＭ装置１１２から制御部１００のデータ記憶部に目次データが読み取られ，これが処理されてテレビジョンモニタ１４０に表示される（ステップＳ６１～Ｓ６３）。ユーザは，目次を見ながら見たい項目の番号を入力部１１１のテンキーを操作して入力する（ステップＳ６４）。すると端末は，選択された項目に登録されている商品データをＣＤ－ＲＯＭより読み込みそのデータをテレビジョンモニタ１４０に表示する（ステップＳ６５）。ユーザは商品群の中から購入を希望する商品を入力部１１１から入力する（ステップＳ６６）。選択された商品群の詳細データがテレビジョンモニタ１４０に表示される（ステップＳ６７）。・・・購入を希望する場合には，販売店への電話連絡が取られる。この連絡は，例えば，ＣＤ－ＲＯＭの固有データを用いて自動的に回線接続が行われる。回線がつながると，購入を希望する商品の商品コードとユーザのＩＤコード（図５（Ｂ））が販売店のホストコンピュータ側へ伝送される。さらにクレジットカードのデータが読み込まれ販売店のホストコンピュータ側へ伝送される（ステップＳ７１，Ｓ７２）。・・・ホストコンピュータ側では，ＩＤコードの確認，クレジットカードの照合を行い，販売手続きが成立可能であるかどうかを判定する」（段落【００２１】～【００２３】），「図７は，販売店側のホストコンピュータによる処理手続きの例である。ユーザ側の端末と電話回線がつながると，ＩＤコードの読み取りが行われる（Ｓ８０）。このＩＤコードから販売店は，自社が発行したＣＤ－ＲＯＭ情報であるかどうかを判定できる（Ｓ８２，Ｓ８３）。・・・次に伝送されてきた顧客管理番号と自社の所有する管理番号との照合を行い，ユーザを特定する（Ｓ８４）」（段落【００２４】）として，ＣＤ－ＲＯＭに付されたＩＤコードに含まれる顧客管理番号によって，販売店側のホストコンピュータにおいてユーザを特定すること等が記載されている。
上記顧客管理番号は，ＣＤ－ＲＯＭを送付する各ユーザごとに付す番号であると考られるから，ＣＤ－ＲＯＭの１枚１枚に対応しており，顧客管理番号によってユーザを特定することは，すなわち，「ＣＤ－ＲＯＭを識別」することにほかならない。したがって，引用例１における「ＣＤ－ＲＯＭ及び利用するユーザを識別するためのＩＤコード」（段落【００２０】）は，本願発明の「当該メディアと他のメディアとを区別できるメディア識別情報」に相当するものというべきである。
ウ　以上によれば，本願発明と引用例１発明とは，ともに，「当該メディアと他のメディアとを区別できるメディア識別情報」の構成を有するものであるから，この点を一致点として認定した審決に誤りはなく，原告主張の相違点Ａの看過もない。
(2)情報表示・出力手段について
原告は，引用例１には，第２電子計算機において対象・方法情報生成手段がメディア識別情報をもとに対象・方法情報を生成し，この対象・方法情報に規定された方法に従って，第１電子計算機に設けられた情報表示・出力手段が可搬型メディア内のデータを表示・出力すること（原告主張の相違点Ｂに係る構成）は記載されていないから，この点について，審決は一致点の認定を誤り，相違点を看過したと主張する。


しかしながら，引用例１の「表示部」が本願発明の「情報表示・出力手段」に相当するとした審決の認定（審決謄本８頁「４．対比」の項の第１段落）については当事者間に争いがなく，原告主張の相違点Ｂについては，審決においても，「本願発明では，第２電子計算機に，メディア識別情報をもとに第１電子計算機上でのメディアの表示・出力に利用するデータとその表示・出力の方法とを規定する対象・方法情報を生成する対象・方法情報生成手段とを設けているが，引用例１に記載の発明には対象・方法情報生成手段は記載されていない点」（同９頁第２段落）を相違点１として認定することによって，実質的に相違点として評価していると認められるから，審決における一致点の認定に誤りはなく，原告主張の相違点Ｂの看過があるとはいえない。
(3)　以上のとおり，本願発明と引用例１発明の対比において，審決がした一致点及び相違点１の認定に誤りがあるということはできないから，原告の取消事由１の主張は理由がない。
２　取消事由２（相違点１の判断の誤り）
(1)　原告は，引用例１発明に引用例２を組み合わせることは当業者が容易に想到し得ないことであり，仮に，両者を組み合わせても，相違点１に係る本願発明の構成には至らないとして，審決における「カタログショッピングにおいて，情報に対するアクセス頻度によって表示情報の内容を変えることは引用例２に記載されており，また，引用例１には当該ＣＤ－ＲＯＭを特定する情報（ＩＤコード）によりアクセス情報を得ることも記載されているのであるから，引用例１に記載の発明（注，引用例１発明）においても，引用例２に記載の手段を採用し，当該ＣＤ－ＲＯＭを特定する情報に基づいてアクセス情報を得て，それによって表示内容を変えるようにすることは，容易に考えられる」（審決謄本９頁最終段落～１０頁第１段落）との判断は，誤りであると主張する。
(2)　そこで，まず，引用例２（甲５）の記載内容について検討する。ア　引用例２は，映像や音楽さらにビデオショッピング等の情報を提供する情報提供システムの発明（段落【０００１】）に係るものであり，発明の課題として，①従来の情報提供システムは，情報の提供を電話回線を使ったデータベースシステムやパソコン通信システムで実現する場合，アクセス時間が長いため回線の使用効率が悪いこと，②放送やＣＤ－ＲＯＭを利用した情報提供システムの場合，所望の情報毎のアクセス状況を示すアクセス履歴等のアクセス管理情報を情報提供者が得ることは現実的に不可能である等の問題があることを指摘し（段落【０００５】，【０００６】），発明の目的を，「情報提供者が利用者に提供した情報毎のアクセス状況を示すアクセス管理情報を効率よく得ることができる情報提供システムを提供すること」（段落【０００７】）とするものである。そして，引用例２は，上記の目的を達成する情報提供システムとして，第１実施例（段落【００２１】～【００４３】）及び第２実施例（段落【００４４】～【００５８】）の二つを開示している。
イ　第１実施例は，利用者が，利用者端末装置２にセットしたＣＤ－ＲＯＭ内の情報にアクセスし，これを読み出すこと（又は衛星から情報を受信すること）によって，情報を得る態様のものであって，おおむね次のようなステップからなるものである（以下の記述は，ＣＤ－ＲＯＭを利用する場合についてのものであるが，衛星から情報を受信する場合も，受信した情報を情報記憶装置３４に記憶した以後の手順は同じである。）。
①利用者がショッピング情報等を記録したＣＤ－ＲＯＭを利用者端末装置２にセットすると，利用者端末装置２のＣＰＵ３６は，ＣＤ－ＲＯＭに記録されているすべての内容を管理している情報管理情報（ディレクトリ）を情報記憶装置３４に複写する（段落【００３０】），②利用者が所望の情報のアクセスを指示すると，ＣＰＵ３６はディレクトリを読み出し，検索を行い，さらに，情報記憶装置３４に記憶されているアクセス状況を示すアクセス履歴情報としてのアクセス管理情報に含まれる所望の情報の情報識別ＩＤを読み出す（段落【００３１】，③読み出された情報識別ＩＤは，アクセスした日時とともにアクセス管理情報に加えられ，情報記憶装置３４に記憶されているアクセス管理情報が更新され，所望の情報のアクセスが行われ，終了すると，アクセス情報の送出処理がされるとともに，所望の情報が表示装置３３に表示される（段落【００３２】），④利用者端末装置２から情報提供者システム１へのアクセス管理情報の送出以後の手順は，(a)利用者ＩＤを利用者端末装置２のＲＯＭ３８から読み出し（段落【００３５】），送出する（段落【００３６】），(b)情報提供者側のＣＰＵ１３は，受信した利用者ＩＤに基づいて情報記憶装置１２に記憶されている利用者管理情報を検索し，利用者ＩＤが正規の利用者のものであった場合には，アクセス管理情報を利用者端末装置２から送出するように指示する（段落【００３７】，【００３８】，(c)ＣＰＵ１３は，利用者端末装置２から受信したアクセス管理情報を情報記憶装置１２の所定位置に記憶し，その後，利用者端末装置２のアクセス管理情報を初期化させる初期化指示信号を利用者端末装置２に対して送出する（段落【００４０】），(d)利用者端末装置２に記憶されているアクセス管理情報がクリアされると，通信回線が切断される（段落【００４１】），というものである。情報提供者は，情報提供者システム１の情報記憶装置１２に記憶されているアクセス管理情報に基づいて，利用者ごとに各情報の課金を行う（段落【００４２】）。


ウ　第２実施例は，利用者が情報提供者システム１内の情報にアクセスすることによって，所望の情報を得るという態様のものであって，おおむね次のようなステップからなるものである（以下「　」内は原文の引用，他は要旨である。）。①利用者が利用者端末装置２の操作装置３５を操作して情報提供者システム１を呼び出すと，情報提供者システム１のＣＰＵ５３が，利用者から送られる認証に必要なパラメータに基づき，認証を行う（段落【００５２】），②ＣＰＵ６１は，利用者の操作によって所望の情報を要求する要求信号を通信回線を介して情報提供者システム１に送信する（ステップ３０３）。信号を受信したＣＰＵ５３（注，情報提供者側）は，該当する情報を情報記憶装置５１から検索し（ステップ４０５），ＲＡＭ５４に複写する（段落【００５３】），③「ＣＰＵ５３は現在同じ情報をアクセスしている利用者数を検索する（ステップ４０５）。さらにＣＰＵ５３はステップ４０５にて検索した情報に含まれるアクセス頻度１及び２を読み出す（ステップ４０６）。読み出されたアクセス頻度１及び２は各々１が加算されて（ステップ４０７）情報記録装置５１の所定の位置に記憶される（ステップ４０８）。そして，ＣＰＵ５３は利用者の所望の情報とアクセス頻度や目次情報，情報量等の情報としてのアクセス管理情報を前述のフォーマットにしたがって利用者端末装置２に通信回線を介して送信する（ステップ４０９）」（【００５４】），④「初期画面として利用者端末装置２の表示装置６５に表示されている情報はジャンル別（種別）に分類された目次情報である。この表示されている情報は，情報提供者システム１から送られた目次情報と頻度情報に基づいて表示パラメータの算出をＣＰＵ６１が行うことによって得られる。表示パラメータの算出は例えば円柱でこれらを表現する場合，以下の式が適用される。・・・ＣＰＵ６１で計算された円柱パラメータは表示回路６４に送られ，２次元又は３次元表示として表示装置６５で表示される。図１３はその表示例である。ここでは，・・・ジャンル別に例えば横方向に情報量，縦方向にアクセス頻度を表している。このようにして，利用者は比較的簡単にアクセス管理情報を得ることができる」（段落【００５５】～【００５７】），⑤「このように表示はジャンル別に分類され行われるが，これらの分類はさらに階層構造をもち，階層ごとに表示パラメータがＣＰＵ６１によって算出され表示可能に処理される。」（段落【００５８】）。
エ　以上によれば，引用例２の第１実施例は，ＣＤ－ＲＯＭの読み取り（又は衛星からの受信）によって利用者端末装置２の情報記憶装置３４に記憶された情報が，アクセスの対象となり，利用者端末装置２において情報へのアクセス履歴を管理し，情報提供者システム１に送るというものである。そして，審決が指摘する，「カタログショッピングにおいて，情報に対するアクセス頻度によって表示情報の内容を変えること」は，第１実施例には示されていない。他方，引用例２の第２実施例は，情報提供者システム１の情報記憶装置５１に記憶された情報がアクセスの対象となり，情報提供者システム１において情報へのアクセス頻度を管理し，利用者端末装置２に送るというものである。そして，第２実施例には，情報提供者システム１のＣＰＵ５３が，「利用者の所望の情報とアクセス頻度や目次情報，情報量等の情報としてのアクセス管理情報を前述のフォーマットにしたがって利用者端末装置２に通信回線を介して送信する（ステップ４０９）」こと（上記ウ③），利用者端末装置２において初期画面として表示されているジャンル別（種別）に分類された目次情報が，「情報提供者システム１から送られた目次情報と頻度情報に基づいて表示パラメータの算出をＣＰＵ６１が行うことによって得られる」こと（同④）が記載されている。審決は，引用例２について，「カタログショッピングにおいて，情報に対するアクセス頻度によって表示情報の内容を変えることは引用例２に記載されており」（審決謄本９頁最終段落）と認定し，この認定を前提に，「引用例１に記載の発明（注，引用例１発明）においても，引用例２に記載の手段を採用し，当該ＣＤ－ＲＯＭを特定する情報に基づいてアクセス情報を得て，それによって表示内容を変えるようにすることは，容易に考えられること」（同１０頁第１段落）であるとしているところ，以上の検討によれば，引用例２について審決が指摘する「情報に対するアクセス頻度によって表示情報の内容を変える」という事項は，第２実施例にのみ，開示されている事項である。そして，第２実施例における「アクセス頻度」とは，「ＣＰＵ５３は現在同じ情報をアクセスしている利用者数を検索する（ステップ４０５）。さらにＣＰＵ５３はステップ４０５にて検索した情報に含まれるアクセス頻度１及び２を読み出す（ステップ４０６）。読み出されたアクセス頻度１及び２は各々１が加算されて（ステップ４０７）情報記録装置５１の所定の位置に記憶される（ステップ４０８）」（上記ウ③）と記載されるように，情報提供者側システム１の情報記憶装置５１に記憶されている特定の情報に対してどれだけの数のアクセスがされたかを示す情報であるから，各利用者が保有する可搬型メディアを他のメディアから区別する情報である「メディア識別情報」とは，全く異なるものである。
結局，引用例２には，情報提供者システム１側に設けた「対象・方法情報生成手段」において，「メディア識別情報をもとに」，メディアの表示・出力に利用するデータとその表示・出力の方法とを規定する「対象・方法情報」を生成し，この対象・方法情報に規定された方法に従って，可搬型メディア内のデータを表示・出力するようにすることは，記載も示唆もされていないといわざるを得ない。


そうである以上，引用例１発明に，引用例２に記載された事項を組み合わせても，相違点１に係る本願発明の構成を得ることはできない。(3)　ところで，審決における「引用例１に記載の発明（注，引用例１発明）においても，引用例２に記載の手段を採用し，当該ＣＤ－ＲＯＭを特定する情報に基づいてアクセス情報を得て，それによって表示内容を変えるようにすることは，容易に考えられることと認められる」（審決謄本１０頁第１段落）との説示は，引用例２の第２実施例において，情報提供者システム１の側から送信される情報によって利用者端末装置２の表示内容（具体的には初期画面として表示されている目次情報）を変えている点を「引用例２に記載の手段」としてとらえた上で，そのような表示内容の変更を，アクセス頻度情報ではなく，ＣＤ－ＲＯＭを特定する情報に基づいて得られる「アクセス情報」（利用の履歴情報）に従って行うことが容易想到であるとの趣旨を述べたものとも解される。そこで，この観点から本願発明の容易想到性を肯定し得るか否かを，以下，引用例に基づいて検討する。ア　まず，引用例１発明は，ＣＤ－ＲＯＭを利用したカタログショッピングシステムであり，本願発明と同様に，ユーザ側端末においてＣＤ－ＲＯＭから情報が読み出され，表示されるものである。そして，ＣＤ－ＲＯＭに付されたＩＤコードが，本願発明の「メディア識別情報」に相当する情報を含むものと認められることは上記１(1)のとおりである。しかしながら，引用例１には，ホストコンピュータ（情報提供者側の電子計算機）において，ＩＤコードに含まれる情報に基づいてユーザ側端末でのメディアの表示・出力に利用するデータとその表示・出力の方法とを規定する「対象・方法情報」を生成すること，及びこの「対象・方法情報」の規定するところに従ってメディア内のデータがユーザ側端末で表示されるようにすることについては，記載も示唆もない。
次に，引用例２に開示された二つの実施例のうち，第１実施例は，ＣＤ－ＲＯＭを利用するもので，利用者端末装置２において表示される情報は，本願発明と同様に，ＣＤ－ＲＯＭから読み出された情報であるが，情報提供者側で生成された情報（対象・方法情報）の規定するところに従ってメディア内のデータが利用者端末装置２で表示されるようにすることについて，記載も示唆もないことは，上記２(2)のとおりである。
さらに，引用例２の第２実施例は，ＣＤ－ＲＯＭを利用しない態様であって，利用者のアクセス対象となるショッピング情報は，情報提供者システム１内に存在しており，利用者からの要求があるとショッピング情報が利用者端末装置２に送信されるというものであるから，第２実施例においては，ＣＤ－ＲＯＭ等の利用を前提とする「メディア識別情報」という概念自体，意味あるものとしては成立し得ない。
そうすると，引用例１及び２は，いずれも，個々のメディアに対応付けられたメディア識別情報に基づいて，メディアの表示・出力に利用するデータとその表示・出力の方法とを規定する「対象・方法情報」を情報提供者システムないしホストコンピュータ（本願発明の第２の電子計算機）で生成し，この「対象・方法情報」を送信することによって，利用者端末装置２ないしユーザ側端末（本願発明の第１の電子計算機）で表示される表示内容を変えるという発想も動機付けも与えるものではないというべきである。
イ　被告は，引用例２の第２実施例には，アクセス頻度に応じて表示内容を変化させることが記載されており，アクセスの際には利用者から所望の情報に対する要求信号が必要であるが（段落【００５３】），その要求信号には所望の情報を特定する情報が含まれるから，引用例２では，「アクセス頻度」と「所望の情報を特定する情報」とを用いて表示内容を変更しているのであり，この点は，本願発明が可搬型メディアの利用の履歴情報とメディア識別情報とを用いて対象・方法情報を生成することに相当するものであると主張する。しかしながら，引用例２の第２実施例におけるアクセス頻度情報は，情報提供者システム１の特定の情報に対してどれだけアクセス数（頻度）があったかを示す情報であるから，その情報を得る過程で当該情報を要求した利用者についての「利用の履歴情報」が得られることがあっても，「アクセス頻度」情報自体は，「利用の履歴情報」や「ＩＤコード」などの個々の利用者ないしメディアに対応付けられた情報とは異なる情報であるというべきである。したがって，引用例２の第２実施例における態様が「利用の履歴情報」と「メディア識別情報」を用いて表示内容を変更することに相当するということは到底できない。
ウ　また，被告は，引用例２に記載の手段をＣＤ－ＲＯＭを応用したカタログショッピングである引用例１に応用することは，格別な阻害要因がなく，それゆえ，当業者が容易に想到し得ると主張する。しかしながら，「引用例２に記載の手段」とは，具体的には，第２実施例として開示された手段であると解されるところ，第２実施例では，表示されるべき情報は情報提供者側システム１の情報記憶装置に存在しているのであり，本件における被告の主張立証を検討しても，「引用例２に記載の手段」を「ＣＤ－ＲＯＭを応用したカタログショッピングである引用例１に応用する」という発想や動機付けをもたらす事情を見いだすことができないから，被告の上記主張は採用できない。
(4)　以上のとおりであるから，相違点１について「引用例１に記載の発明においても，引用例２に記載の手段を採用し，当該ＣＤ－ＲＯＭを特定する情報に基づいてアクセス情報を得て，それによって表示内容を変えるようにすることは，容易に考えられること」であるとして，相違点１に係る本願発明を容易想到とした審決の判断は，誤りというべきであって，この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，原告の取消事由２の主張は，理由がある。３　以上のとおり，原告主張の取消事由２は理由があり，審決は取消しを免れない。
よって，審決を取り消すこととし，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所知的財産第２部
裁判長裁判官　　　　篠　　原　　勝　　美
裁判官　　　　　古　　城　　春　　実
裁判官　　    　岡　　本　　　　　岳


平成１０年(行ケ)第１３２号審決取消請求事件
平成１３年９月２０日口頭弁論終結
判　　　　　決
原　　　　　　告　　紀和化学工業株式会社
訴訟代理人弁護士　　山　上　和　則
同弁理士　　　　　　池　内　寛　幸
同　　　　　　　　　佐　藤　公　博
同　　　　　　　　　鎌　田　耕　一
同　　　　　　　　　乕　丘　圭　司
被　　　　　　告　　ミネソタ　マイニング　アンド　マニュファク
チャリングコンパニー
特許管理人弁理士　　浅　村　　　晧
同　　　　　　　　　浅　村　　　肇
訴訟代理人弁護士　　片　山　英　二
同　　　　　　　　　北　原　潤　一
同弁理士　　　　　　小　林　純　子
主　　　　　文
特許庁が平成８年審判第８３３６号・平成６年審判第２０９１５号事件について平成１０年３月３１日にした審決中，平成８年審判第８３３６号に関する部分を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
主文と同旨
２　被告
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
被告は，発明の名称を「改良されたセル状再帰反射性シーテイング（判決注・「シーティング」の誤記と認める。以下同じ。）の製造方法」とする特許第１４８１３７１号の発明（１９７６年（昭和５１年）２月１７日米国においてした特許出願に基づく優先権を主張して昭和５２年２月１６日に特許出願し，平成１年２月１０日に登録されたもの。以下「本件特許」という。）の特許権者である。原告は，平成８年５月２３日，本件特許を無効とすることについて審判を請求し，特許庁は，これを平成８年審判第８３３６号事件として審理した。被告は，上記審理の過程で，平成８年８月１２日，本件特許の願書に添付した明細書の訂正（以下「本件訂正」という。）の請求をし，さらに，平成９年４月１１日付けで本件訂正に係る手続補正書を提出した。特許庁は，上記事件を審理した結果，平成１０年３月３１日，「訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同年４月１３日にその謄本を原告に送達した。
２　特許請求の範囲（第１項）
(1)本件訂正前
「１　(a)一方の表面上に再帰反射性要素の層を配置した基体シートを製造
し，そして
(b)結合剤物質を加熱成形して互に交差している狭い網目状の結合部組織を形成して被覆シート及び前記基体の少なくとも一方に接触させることにより，再帰反射性要素の層から間隔を置いて該被覆シートを接着させることからなる再帰反射シーティングの製造方法において，加熱成形可能でかつ放射線によって硬化しうる結合剤物質を加熱成形して前記の結合部組織を形成した後，この結合部組織に施される放射線によってこれをその場で硬化させて不溶性で不融性の状態にすることにより，前記シートに対する結合部組織の結合強度を増大させることを特徴とする前記シーティングの製造法。」
(2)　本件訂正後
「１(a)結合剤物質の層と結合剤物質の層の一方の表面上に再帰反射性要素の層を
配置した基体シートを製造し，そして
(b)前記結合剤物質を加熱成形処理に供し，互に交差している狭い網目状の結合部組織を被覆シートに接触させて形成させることにより再帰反射性要素の層から間隔を置いて該被覆シートを接着させることからなる再帰反射シーティングの製造方
法において，
加熱成形可能でかつ放射線によって硬化しうる結合剤物質を加熱成形して前記の結合部組織を形成した後，この結合部組織に施される放射線によって同結合部組織をその場で硬化させて不溶性で不融性の状態にすることにより，前記シートに対する結合部組織の結合強度を増大させることを特徴とする前記シーティングの製造法。」
（別紙図面(1)参照）
３　審決の理由の要旨
原告主張の取消事由に係る審決の理由の要旨は，次のとおりである。
(1)請求人（原告）主張の無効事由
①　本件訂正前の請求項１の発明は，特公昭４０－７８７０号公報に記載された発明（以下「引用発明」という。）及び特開昭４８－７７００７号公報記載の技術に基づいて当業者が容易に発明し得たものであるから，特許法２９条２項に該当する。
②　本件訂正前の明細書は，後記(3)(ｳ)で審決が原告の主張として摘示するのと同様の記載不備があり，昭和６０年法律第４１号による改正前の特許法３６条４項及び５項（以下，それぞれ「旧特許法３６条４項」，「旧特許法３６条５項」という。）に規定する要件を満たしていない。
(2)請求人（原告）の引用した刊行物
①　特公昭４０－７８７０号公報（本訴の甲第６号証，審決の甲第１号証の２。以下「引用刊行物」という。）
②　特開昭５１－５５８号公報（本訴の甲第１８号証，審決の甲第１１号証の３）


③　特開昭４８－７７００７号公報（本訴の甲第１５号証，審決のＨ８－８３３６の甲第２号証。以下「甲第１５号証刊行物」ということがある。）
(3)訂正の適否に対する判断
(ｱ)訂正事項は、いずれも，特許請求の範囲の減縮，明りょうでない記載の釈明，あるいは誤記の訂正に該当するものであり，しかも，本件出願の願書に添付した当初の明細書に記載した事項の範囲内のものであり，実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでもない。
(ｲ)新規性及び進歩性についての判断
本件訂正に係る請求項１の発明（以下「訂正発明」という。）と引用発明とを対比すると，「結合剤物質の層と結合剤物質の層の一方の表面上に再帰反射性要素の層を配置した基体シートを製造し，結合剤物質を加熱成形処理に供し，互に交差している狭い網目状の結合部組織を被覆シートに接触させて形成させることにより再帰反射要素の層から間隔を置いて該被覆シートを接着させることからなる再帰反射シーティングの製造方法において」との点において一致するものの，「加熱成形可能でかつ放射線によって硬化しうる結合剤物質を加熱成形して前記の結合部組織を形成した後，この結合部組織に施される放射線によって同結合部組織をその場で硬化させて不溶性で不融性の状態にすることにより，前記シートに対する結合部組織の結合強度を増大させる」との構成において相違している。相違点について検討すると，引用発明は，空気に露出されたレンズ構造体の水分汚染等（透明カバーフイルムとビーズレンズ反射装置の表面との間における水と湿気との蓄積）についての従来の未解決問題を解決することを目的とするものであり，一方，訂正発明は，引用発明を認識しつつ，同発明の問題点を解決するためになされたものであり，具体的には，現存する工業的なシーティングでの結合は，主として２種類の崩壊，すなわち，「反射性シーティングを交通信号素材のような基体に適用するのに使用される熱及び圧力に起因する崩壊」及び「極度の温度変化，雪，氷及び他の形態の降下物又は湿気を包含する戸外の風化及び目先に起因する崩壊」があることに着目して，その崩壊を防止するため，「基体シートと被覆フイルムのとの間の耐久力のある結合を得ること」を発明の目的とするものであるから，両者は，発明の課題が相違する。また，訂正発明の課題が公知又は周知であるとも認められない。
したがって，引用刊行物の「熱硬化性の成分が結合剤の層１５内に使用されてもよいが，全体としてこの層は熱可塑性あるいは熱粘着性の相を有して,密閉封緘中に粘着性の流動状態に熱により変換されねばならない。」との記載は，「結合部組織」の耐久力のある結合を目的として使用されているものとは一義的には認められず，むしろ，結合剤の層は，熱可塑性あるいは熱粘着性の相を有して，密閉封緘部を形成（訂正発明の「加熱成形による結合部組織の形成」に相当する。）中に粘着性の流動状態に熱により変換されねばならないことに注目していると解される。このことは，訂正発明のように，その後，積極的に放射線によってその場で硬化させて不溶性で不融性の状態にすることにより，シートに対する結合部組織の結合強度を増大させるという点が示されていないことからも認められるところである。また，引用刊行物には，熱硬化性の成分がどの程度使用されるか記載されていないから，訂正発明のように「放射線によって硬化」し得るものかどうかも明らかでない。
そうすると，甲第１５号証刊行物に，「単板に樹脂を含浸せしめ，これをプレキュアさせ，次に同種の樹脂基板に塗布してこの上に上記のプレキュアした単板を貼り合わせてこれを加熱加圧し，単板に基板を堅固に貼着したのち，電子線でアフターキュアして仕上げること」との記載があったとしても，引用発明の結合部組織を強固にし，耐久力のある結合を得るという動機付けに乏しい以上，当業者が，容易に，引用発明に上記各記載の技術を適用し，上記相違点に係る訂正発明の構成に想到し得たとはいえない。その他，訂正発明は，上記相違点に係る構成により，訂正明細書に記載されているとおりの特有の効果を奏するものであり，この点についても，訂正発明に進歩性がある。
(ｳ)記載不備についての判断
①　請求人（原告）は，訂正発明に係る特許請求の範囲に記載された「放射線」の定義があいまいである旨主張する。
しかし，熱は放射線の一種であり，放射エネルギーとなって空間を移動し得るものであることは，何人も認めるところである。訂正明細書に「放射線の他の有用な形態は紫外線，核放射線，極超短波放射線，及び熱を包含するが」（甲第４５号証の訂正明細書６頁１９行，２０行）と記載されていること，及び，訂正発明の実施例１１として熱の例が挙げられていることからしても，放射線の定義があいまいであるということはできない。
②　請求人（原告）は，訂正発明に係る特許請求の範囲に記載された「その場で硬化させ」の定義があいまいである旨主張する。しかし，「その場」とは，一般的には，「同じ場所」とも解することができるけれども，訂正明細書の発明の詳細な説明の欄には，「「加熱成形（thermoforming）では結合剤物質を流動させて基体と良好な接触をさせる，すなわち基体を「ぬらし（wet）」，且つ次に熱及び圧力の除去された後も形成された形状を保持するように物質に熱及ぴ通常は圧力を施すことを意味する。自立形態にある間に，結合剤物質をその場で硬化させる」（甲第４５号証の訂正明細書３頁２３行～２７行）と記載されているから，訂正発明にいう「その場」とは，「結合剤物質形状が加熱成形により形成された形状のままで」を意味すると解される。「その場」という記載の意味があいまいであるとはいえない。


③　請求人（原告）は，訂正発明に係る特許請求の範囲に記載された「結合部組織」をどこに形成するのか不明である旨主張する。しかし，訂正発明に係る特許請求の範囲には，「結合剤物質の層と結合剤物質の層の一方の表面上に再帰反射性要素の層を配置した基体シートを製造し，そして，前記結合剤物質を加熱成形処理に供し，互いに交差している狭い網目状の結合部組織を被覆シートに接触させて形成し」と記載され，また，訂正明細書の発明の詳細な説明の欄には，「第１図及び第３図に示したように，本発明の代表的な露出レンズ再帰反射性シーティング１０は基体シート１１，透明な被覆シート又はフイルム１２，及び基体シート及び被覆フイルムを互いにはり付け，且つそれらの間の空間を隔離して密閉されたセル又はポケット１４を構成する狭い交差した結合部１３から成っている。」（甲第４５号証の訂正明細書５頁６行～１０行）と記載され，同記載に沿った図面が示されていることをみれば，「結合部組織」が基体シートと被覆シートとの間に加熱成形処理により形成されることは明白である。④　請求人（原告）は，訂正明細書の詳細な説明の「放射線は熱を含む」との記載は，当業者が放射線という語句から一義的に明確に理解できない語句であって，あいまいな定義であり，かつ，審査・審判の出願経過の意見書の記載とも矛盾している旨主張する。
しかし，上記(ｱ)の理由により，放射線に熱を含むことが明白であり，記載不備とは成り得ない。
⑤　請求人（原告）は，訂正明細書の詳細な説明の実施例１１は，訂正発明の「放射線によってこれをその場で硬化させ」という構成に対応しない旨主張する。
しかし，上記(ｱ)の理由により，実施例１１が訂正発明の実施例であることは明白であり，記載不備とは成り得ない。
⑥　請求人（原告）は，実施例１１には「その場で硬化させ」に相当する技術工程も説明もないから，当業者が容易に実施する程度に目的，構成及び効果が記載されていない旨主張する。
しかし，上記した(ｲ)の理由により，実施例１１には当業者が実施できる程度に記載されており，記載不備とは成り得ない。
⑦　請求人（原告）は，訂正明細書及ぴ図面に記載された第７図及び第８図に係る事項は，訂正発明の構成に対応せず，なぜ訂正発明の実施例であるのか不明である旨主張する。
しかし，訂正明細書及び図面に記載されていた第７図及び第８図に係る事項は，訂正明細書においては削除されており，記載不備とは成り得ない。⑧　請求人（原告）は，訂正発明を構成する「結合部」の結合強度の測定方法につき，当業者はおろか，特許権者自身すらも追試することができないから，明細書の記載に重要な暇疵が存在する旨主張する。
訂正発明の構成である「結合部組織」の結合強度は，訂正発明の効果に関係するものであり，実施例１において，この結合部組織の結合強度を，一枚刃のかみそり刃で基体シートと被覆フイルムとの分離を試みるという方法によって行ったことが記載されており，この方法でも結合強度の確認はできるものと認められる。記載不備があるとはいえない。
(4)まとめ
訂正発明は，引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなく，引用発明と甲第１５号証刊行物に記載された技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものでもない上，訂正明細書に記載不備を有するとも認められない。よって，本件訂正請求を認める。訂正発明に係る本件特許を請求人（原告）の提出した証拠及び理由によって無効とすることはできない。その理由は，上記と同様である。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
上記審決の理由の要旨に対応する審決の理由のうち，請求人（原告）主張の無効理由の部分は，原告が新規性欠如の主張をしていたことを看過しているから，その点について争う。請求人が引用した刊行物の部分及び訂正発明と引用発明との一致点の部分は認める。その余は争う。
１　取消事由１（判断の遺脱）
原告は，本件の審判において，訂正発明は，引用発明と同一であり，新規性を欠いている旨主張した。しかし，審決は，原告の上記新規性欠如の主張に対する判断をしなかった。
審決が，別件無効審判請求事件（平成６年審判第２０９１５号）に関してなされていた，引用発明との同一性を根拠とする新規性欠如の主張に対する判断をしていることは，事実である。しかし，別件の新規性欠如の主張は，原告が行った主張とは，その内容もこれを裏付ける証拠も異なっているから，別件の新規性欠如の主張について判断したからといって，原告の行った新規性欠如の主張について判断したことにはならない。審決は，重大な判断の遺脱をしており，この点だけで既に取り消されるべきものである。
２　取消事由２（訂正発明の新規性の欠如）
審決は，引用発明には，訂正発明にいう「加熱成形可能でかつ放射線によって硬化しうる結合剤物質を加熱成形して前記の結合部組織を形成した後，この結合部組織に施される放射線によって同結合部組織をその場で硬化させて不溶性で不融性の状態にすることにより，前記シートに対する結合部組織の結合強度を増大させる」との技術が開示されていないと認定し，その結果，訂正発明は引用発明と同一ではなく，特許法２９条１項３号に該当しないとの結論に至った。しかし，引用発明には，上記技術が開示されているから，審決の上記認定は誤りであり，この誤った認定を前提とする判断も誤りである。（別紙図面(2)参照）。
(1)訂正発明


(ｱ)訂正明細書（甲第４５号証）に「放射線の他の有用な形態は紫外線，核放射線，極超短波放射線，及び熱を包含する」（６頁１９行，２０行）などと記載されているところによれば，訂正発明の「放射線」は「熱」を包含するものであるから，訂正発明にいう「加熱成形可能でかつ放射線によって硬化しうる結合剤物質」とは，周知の「熱硬化性樹脂」を包含するものである。また，訂正発明にいう「（加熱成形後に）この結合部組織に施される放射線によって同結合部組織をその場で硬化させて不溶性で不融性の状態にすることにより，前記シートに対する結合部組織の結合強度を増大させる」との記載に係る処理は，いわゆるアフターキュア（後硬化）を意味するものであり，上記のとおり，「放射線」は「熱」を包含するから，アフターキュア（後硬化）も「熱硬化」を含んでいることになる。(ｲ)訂正明細書（甲第４５号証）の発明の詳細な説明の欄において，「硬化」につき，「硬化した物質の比較的不溶解性及び不融解性を生じる架橋又は連鎖伸長反応のような構成成分の化学反応を表現するのに使用する」（２頁２８行，２９行）と定義し，訂正発明における「硬化」によって生じる不溶解性及び不融解性が「比較的」なものであるとしていることからすれば，訂正発明の「硬化」とは，絶対的なものではなく相対的なものというべきである。このように，訂正発明の「硬化」が相対的なものであるとすれば，結合剤物質に熱硬化性成分が含まれている場合には，その量（割合）の多少にかかわらず，後硬化（アフターキュア）によって訂正発明における意味での相対的に硬化するということができる。
(2)引用発明
(ｱ)引用刊行物（甲第６号証）には，「熱硬化性の成分が結合剤の層１５内に使用されてもよい」（４頁右欄末行～５頁左欄１行），「結合剤あるいはクッション層１６の材料は結合剤の層１５内のものと同じ材料から構成されてもよい」（５頁左欄１４行～１６行）との記載がある。「熱硬化性の成分」とは「熱硬化性樹脂」と同義であるから，上記記載は，「熱硬化性の成分」すなわち熱硬化性樹脂が結合剤の層１５と１６との両方に使用されてもよいことを示している。そして，引用発明の結合剤の層１５と１６は，訂正発明の「結合部組織」に相当するから，引用刊行物には，「熱硬化性樹脂」が「結合部組織」に使用されてもよいという技術(引用発明）が開示されている。
また，複数の要素を強固に結合するために加熱後硬化させることが一般に周知であったことは，甲第２３号証（昭和５５年１１月２７日付拒絶理由通知書）に記載されているとおりであるから，引用発明には，訂正発明の「前記シートに対する結合部組織の結合強度を増大させる」という構成が開示されている。以上のとおり，訂正発明にいう「加熱成形可能でかつ放射線によって硬化しうる結合剤物質を加熱成形して前記の結合部組織を形成した後，この結合部組織に施される放射線によって同結合部組織をその場で硬化させて不溶性で不融性の状態にすることにより，前記シートに対する結合部組織の結合強度を増大させる」との構成は，すべて引用刊行物に開示されている。
(ｲ)　被告は，引用刊行物は，上記密閉封緘が加熱成形後も熱可塑性であることを当然の前提としており，成形後の放射線（熱）による硬化を全く予定していない旨主張する。
しかしながら，引用刊行物の優先権主張日の約２年前（１９５９年２月４日）に被告（発明者は，引用発明の発明者と同一人物である。）によって出願された「レンズ状表面を有する反帰反射板」に係る発明に係る甲第４７号証（特公昭３７－１３９２８号公報）には，「レンズ状表面を有する反帰反射板材」（１頁右欄１２行～１３行），「熱硬化性のフィルム形成有機樹脂混合物から構成されるを可とする結合剤の層３３」（３頁左欄７行～８行），「（特定の分野に特に適当しているが）その他の分野の反帰反射体，例えば道路脇の広告板にも応用される」（４頁左欄下から２行～末行）との記載があり，第３図にはレンズの結合剤の層３３が示されているから，訂正発明の「レンズ露出型の逆行反射シート」と全く同じ構造のものについて，レンズ結合剤層が熱硬化性であり，道路脇の広告板にも使用し得ることが明確に記載されているのである。したがって，引用刊行物が，結合剤の層として熱硬化性樹脂を使用することを排除していないことは明らかである。もっとも，引用発明は，「加熱成形」（圧力形成熱封緘連結）という商業的に最も有利な工程を採用する基本特許であったから，当業者は，引用発明の特許の有効期間中は，熱可塑性樹脂はいうに及ばず，熱硬化性樹脂を使用することも許されなかったのであり，そのため，特許による制約という意味で，本件特許の優先権主張日（以下「本件優先権主張日」という。）当時，再帰反射シーティングの技術分野において，第三者が結合剤の層として熱硬化性樹脂を使用することを妨げる事情があったのは事実である。
(ｳ)被告は，引用刊行物の，「全体としてこの層は熱可塑性あるいは熱粘着性の相を有し・・・なければならない」との記載について，原告指摘の引用部分の記載の主眼は，結合剤の層が全体として熱可塑性（あるいは熱粘着性）でなければならないという点にある旨主張する。
しかしながら，甲第７号証（１９９２年株式会社プラスチックス・エージ発行「プラスチック読本」（大阪市立工業研究所他共編）１０頁の図１）によれば，熱硬化性樹脂は，加熱すると，いったんは粘度が下がって可塑化又は粘着化し，更に熱を加えていくと硬化が進行して粘度が上昇していくというものであるから，熱可塑性樹脂のみならず熱硬化性樹脂も，熱可塑性あるいは熱粘着性の相を有しているということができる。


そして，引用刊行物には，熱成形加工（加熱エンボス加工）の物品について，「６０℃の水中に１５分・・・を２５サイクルだけ受けた」（７頁右欄１１行～１３行），「上記物品は，長期間の高い温度状態と，高い相対湿度ならびに変化する高温度の熱帯的状態と・・・を受けた」（１５行～１７行）との記載があり，６０℃，１５分，２５サイクルの処理操作は，６０℃で６時間１５分の加熱処理であり，また，「長期間の高い温度状態」，「高温度の熱帯的状態」も，それが加熱処理であることを示しており，この加熱処理が後硬化（アフターキュア）に当たることは自明である。したがって，引用刊行物は，加熱成形加工を行った後に，後硬化（アフターキュア）を実施したことを開示しているということができる。引用刊行物に対応する米国における出願の明細書（甲第３４号証の１）では，引用発明における「熱硬化性の成分」に対応する用語としては，「thermosettingconstituents」が用いられているから，引用発明における「熱硬化性の成分」は，結合剤層全体を熱硬化性にする成分である，と理解すべきである。まだ硬化していないが今後硬化し得る成分も，「熱硬化性樹脂」ということができる。そうである以上，引用刊行物における「全体としてこの層は熱可塑性あるいは熱粘着性の相を有しなければならない」との記載は，熱硬化性樹脂そのものの加熱成形時の状態についての記載とみるべきである。
(ｴ)被告は，引用刊行物の「最後の製品の結合剤の層１５および１６は，この最後の製品が太陽熱に露出される用途で使用されるべきである場合，約６６°C（１５０°F）以下の温度で流動すべきではない。」との記載は，明らかに，引用発明の密閉封緘（訂正発明の「結合部組織｣に相当する。）は，成形後においても熱可塑性であることを当然の前提として，同発明の実施品が太陽熱に露出される用途で使用される場合にその密閉封緘が熱可塑性であるがゆえに流動化して逆行反射ビーズ複合体の露出を阻害し，その逆行反射作用を損なうという問題が生じるおそれがあるために，熱可塑性の密閉封緘の軟化点が一定レベル以上であることを教示するものである旨主張する。
しかしながら，引用刊行物には，実施例として熱硬化性の成分を一切含まない１例が記載されているのみであり，しかも，「熱硬化性の成分が・・・使用されてもよい」という記載があるのであるから，引用発明には，①熱可塑性樹脂を使用する態様，②熱硬化性成分を使用する態様の二つの態様が開示されているとみることができ，そうすると，上記「６６℃（１５０゜Ｆ）以下の温度で流動すべきでない」との記載は，単に，熱可塑性樹脂を使用する態様での，現実に使用する場合の溶融点の下限を示したにすぎないとみることができる。
仮に，引用発明における熱硬化性成分を使用する態様が，被告主張のとおり，極微量の熱硬化性成分しか含有されておらず，系としては熱可塑性の物性であり，引用刊行物の開示する物質が熱可塑性樹脂に限定されるのであれば，当然の理として，溶融点の上限を規定しなければならない。しかし，引用刊行物には，溶融点の上限が示されていないから，当業者は，引用発明の熱硬化性成分を使用する態様について，熱硬化性の物性までをも含む系であると理解せざるを得ない。(ｵ)乙第１号証（Ａ教授，PhD，PEの意見）は，被告の主張に対する何らの裏付けにもなっていない。同号証は，まったく信用することができない。
３　取消事由３（訂正発明の進歩性の欠如）
仮に，引用刊行物に，「加熱成形可能でかつ放射線によって硬化しうる結合剤物質を加熱成形して前記の結合部組織を形成した後，この結合部組織に施される放射線によって同結合部組織をその場で硬化させて不溶性で不融性の状態にすることにより，前記シートに対する結合部組織の結合強度を増大させる」との技術が開示されておらず，したがって，訂正発明に新規性が認められるとしても，訂正発明は，引用発明と甲第１５号証との組合せ，又は，これらと甲第１７号証，甲第１８号証との組合せから，当業者において容易に想到し得たものである。これを否定した審決の判断は，誤っている。
(1)甲第１５号証刊行物には，熱硬化性樹脂を用いて，熱圧貼着した後に，電子線によって後硬化（アフターキュア）する技術が開示されている。この技術は，引用発明と同一技術分野に属するものである。
そして，訂正発明の「硬化」が，絶対的なものではなく，相対的なものであること，複数の要素を強固に結合するために加熱後硬化させることが一般に周知であったことは，前述したとおりである。
そうすると，引用発明の「熱硬化性の成分」を添加した結合剤の層につき甲第１５号証刊行物に記載された技術を適用することによって，当業者が容易に訂正発明に想到し得たことは，明らかである。
(2)審決は，訂正発明と引用発明とを比較して，両者は，発明の課題が相違すると判断したが，この判断は誤っている。
審決は，訂正発明と引用発明との課題が相違するということを結論付ける根拠の一つとして，訂正明細書に，「米国特許第３，１９０，１７８号明細書（判決注・引用刊行物に対応する米国における出願の明細書）では，結合を形成させる結合剤物質に熱硬化性成分を含有させることができることを示唆しているけれども，この特許では物質の正しい選択及び加熱成形の後のその場での硬化によって，結合部と，結合部を加熱成形させるシートとの間の接着を改良することに気づいていない」（甲第４５号証の訂正明細書４頁１８行～２２行）という記載があることを挙げている。
訂正明細書の実施例をみると，１３の実施例のうちの１２までが「アクリルを基剤とする成分」であり，残りの一つ（実施例５）のみが飽和ポリエステル樹脂とジアリルグリコールカーボネートを使用した例である。もちろん，訂正発明が実施例にのみ限定されるものではないとしても，これらの実施例を検討したところからすると，訂正発明にいう「放射線によって硬化しうる結合剤物質」とは，アクリルを基剤とした成分を主体とし，放射線によって，いわゆる「ラジカル重合」をする物質であると理解せざるを得ない。
熱硬化性樹脂の中には，上記「ラジカル反応」によるもののほか，縮合反応で重合する樹脂，イオン反応等の反応形態で重合する樹脂，放射線によって崩壊する樹脂，過酸化物やアゾ化合物どころか触媒を必要としない樹脂，熱によって長時間を要しないで硬化する樹脂等も存在する。訂正発明に係る特許請求の範囲の「加熱成形可能でかつ放射線によって硬化しうる結合剤物質」という記載及び放射線に熱が含まれる旨の発明の詳細な説明の中の記載によると，すべての硬化性の物質が訂正発明の権利範囲に含まれることになり，「物質の正しい選択」などしようがないのである。


接着物と被接着物の違いによって接着剤を選択することは常識である。例えば，紙を接着する場合，木を接着する場合，金属を接着する場合，特定のプラスチックを接着する場合等々，おのずから接着剤は異なる。接着剤物質の選択は，従来から行われてきたことである。仮に本件特許が有効であるとするならば，訂正発明は，訂正明細書に記載された実施例に限定されねばならないことになる。審決の上記判断は，前提において既に誤っているものである。
また，訂正明細書には，「このようなシーティングの必須条件は被覆フイルムと基体シートとの間の耐久力のある結合を得ることである。現存する工業的なシーティングでの結合は主として２種類の崩壊，(1)反射性シーティングを交通信号素材のような基体に適用するのに使用される熱及び圧力に起因する崩壊，及び(2)極度の温度変化，雨，雪，氷及び他の形態の降下物又は湿気を包含する戸外の風化及び日光に起因する崩壊，を受けやすかった。結合が破壊すれば湿気は微小球の露出面を覆うことができ，その結果微小球はその裏側の鏡面反射層上に光線を集中できなくなり，再帰反射が非常に低下される。結合部の耐久性を改良する方法が発見されれば，フイルムで被覆された露出レンズ再帰反射性シーティングの有用性は著るしく拡大されるに違いない。」（甲第４５号証の訂正明細書２頁１７行～２８行）との記載があり，訂正発明は，上記課題を解決したものとみることができる。一方，引用刊行物には，「上記物品は，長期間の高い温度状態と，高い相対湿度ならびに変化する高温度の熱帯的状態と，衝撃テストと，極地的冷寒状態を受けたが，密閉絶縁ポケット内にほとんど水分を蓄積せずかつそのカバーフィルムにひび，亀裂あるいは変色を生ずることなく，これらの極端な状態に耐えた。」（７頁右欄１５行～２０行），「３年間以上にわたるテストの結果，本発明のこの好ましい耐久性の透明カバーフィルムが有効寿命の異常に長い製品を提供することが判明している。」（３頁右欄２行～４行），「確実にして永久的密閉結合が形成される。」（５頁左欄２６行）との記載がある。
上記記載を比較すると，訂正発明と引用発明とでは，課題のみならず目的，効果においても差異がないものというべきである。
(3)審決は，引用発明と甲第１５号証刊行物との組合せによっても，引用発明の結合部組織を強固にし，耐久力のある結合を得るという動機付けに乏しいから，当業者にとって容易に想到し得たものではないと判断するが，この判断は誤りである。
上記のとおり，引用刊行物に，「３年間以上にわたるテストの結果，本発明のこの好ましい耐久性の透明カバーフィルムが有効寿命の異常に長い製品を提供することが判明している。」（３頁右欄２行～４行），「確実にして永久的密閉結合が形成される。」（５頁左欄２６行）などという記載があることからすれば，引用刊行物自体に，引用発明の結合部組織を強固にし，耐久力のある結合を得るという動機付けがあることが，明らかである。
(4)甲第１５号証には，「強化単板貼り製品の製造方法」に関する発明が記載されており，また，甲第１７号証には「ラミネートの製法」に関する発明が，甲第１８号証には「エンボス形成方法」に関する発明が記載されており，これらの発明は，いずれも，硬化手段として，訂正発明において加熱成形後に施される放射線に相当する「電子線」，「熱」，「紫外線」を用いて，後硬化を行っている。これら公知技術には，「結合強度の増大」という効果自体は，記載されていないものの，これらの製品の用途を考えると，積層フィルムが剥離しないこと，十分な結合強度と耐久性があることが大前提とされているのであって，当業者であれば，当然に，それを大前提に考えるのであり，「結合強度の増大」という効果は，ごく自然にかつ容易に思い付くことである。
したがって，訂正発明に係る硬化手段を狭義の放射線に限定して解釈したとしても，引用刊行物と甲第１５号証，第１７号証，第１８号証にそれぞれ記載された技術を組み合わせることにより容易に訂正発明に想到し得たものである。
４　取消事由４（訂正明細書の記載不備）
(1)訂正発明にいう「放射線」とは，「高速度の粒子線及び電磁波の総称」であり，「放射線硬化」とは，「高エネルギーの放射線を照射することによって，塗料を硬化する方法」であるから（甲第１９号証参照），「温度が異なる２つの物体が接触するとき，高い温度の物体から低い温度の物体に移動するエネルギー」（甲第２０号証参照）である「熱」が「放射線」に含まれないことは，明らかであり，このことは，当業者が一義的に明確に理解することのできることである。訂正明細書の発明の詳細な説明の欄には，「放射線の他の有用な形態は紫外線，核放射線，極超短波放射線，及び熱を包含するが，熱は長時間を要するという欠点がある」（甲第４５号証６頁１９行～２１行）との記載があるけれども，上記のとおり，「熱」は，「放射線」に含まれないのであるから，発明の詳細な説明の「熱を包含する」との記載は，特許請求の範囲の記載と齟齬していることになる。そうである以上，訂正発明に係る特許請求の範囲の「放射線」の記載は，「特許請求の範囲には，発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない。」という旧特許法３６条５項の規定に違反しているというべきである。
(2)訂正発明にいう「その場で硬化させ」という文言は，その技術的意味が極めてあいまいである。訂正明細書の発明の詳細な説明においても，「その場で硬化させ」について明確な定義をしておらず，「加熱成形操作後その場でその物質を硬化する」（３頁１３行），「この特許では・・・加熱成形の後のその場での硬化によって，」（４頁２０行～２１行），「打ち出し操作に続いて・・・照射した」（１０頁１６行～１８行）などとの記載があるものの，やはり，その技術的意味が極めてあいまいである。
審決は，訂正発明において「「その場」とは，「結合剤物質形状が加熱成形により形成された形状のままで」を意味すると解される」（審決書４８頁４行～７行）と認定しており，被告は，原告と被告との間の別件特許権侵害訴訟事件（和歌山地方裁判所平成７年(ﾜ)第４６４号）において，「その場で」とは，「製品が販売された後の使用時」まで含むと主張しており，原告は，「その場で」とは，「一連の連続工程で」ないしは「同じ場所で」を意味するものと考えている。このように，技術的意味が極めてあいまいである以上，訂正発明に係る特許請求の範囲の「その場で硬化させ」との記載は，旧特許法３６条５項の規定に違反しているものというべきである。


(3)訂正明細書の発明の詳細な説明には，実施例１１として，打ち出し（加熱エンボス加工）した後の硬化を，加熱によって行うとの実施例が記載されている。しかし，前述したとおり，訂正発明の「放射線」には「熱」は含まれていないから，実施例１１は，訂正発明に係る実施例といえない。また，実施例１１には，訂正発明の「その場で硬化させ」に相当する工程についての説明がないから，当業者といえども，どのようにしてその場で硬化させるのかを理解することができない。実施例１１は，このように，引用発明とは区別される訂正発明の構成について当業者が容易に実施できる程度に発明の目的，構成及び効果を記載していないから，訂正明細書の記載は，旧特許法３６条４項に違反している。(4)訂正発明の効果とされる結合強度は，「結合部組織」の結合強度の測定方法によっては測定できない。このことについては，被告自身が，前記別件侵害訴訟事件において，明細書の実施例の測定方法の記載は，特許請求の範囲の構成要件とは異なるうえ，あくまで予備的な試験方法であり，カミソリ刃試験等で効果が見いだせない旨述べて（平成９年３月３１日付け第六準備書面（原告），甲第２９号証参照），記載不備を自認しているものである。
第４　被告の反論の要点
審決の認定判断は，すべて正当であり，審決を取り消すべき理由はない。
１　取消事由１（判断の遺脱）について
原告は，審決が，原告の新規性欠如の主張に対する判断をしなかった旨主張する。
本訴に係る審判事件（平成８年審判第８３３６号）は，別件審判事件（平成６年審判第２０９１５号）と職権で併合されて審理，判断がなされたものであり，併合された手続における，原告の新規性欠如の主張は，別件審判事件における請求人の無効理由と重複していた。審決は，原告の新規性欠如の主張を，改めて無効理由として摘示しなかったが，それは，別件審判事件の請求人の無効理由と重複していたからであり，審決は，両者を併せて，別件審判事件の請求人の無効理由として摘示し，これについて判断したにすぎない。
原告は，別件審判事件の請求人の新規性欠如の主張は，原告のそれと比べて主張の内容及び証拠が異なっているから，別件の新規性欠如の理由について判断したからといって，原告の新規性欠如の主張について判断したことにはならない旨主張する。
しかしながら，別件審判事件の請求人は，引用刊行物を考慮に入れたうえで，訂正発明の「この結合部組織に施される放射線によって同結合部組織をその場で硬化させて不溶性で不融性の状態にすることにより，前記シートに対する結合部組織の結合強度を増大させること」との構成について，より包括的な，あるいは広範な主張を行っていたから，原告の新規性欠如の主張は，別件審判手続における請求人の新規性欠如の主張に包摂されている。
また，原告の新規性欠如の主張は，引用刊行物に，結合剤として熱硬化性樹脂を用いてもよいことが開示されていることを前提に，同刊行物に後硬化（アフターキュア）に関する記載があるとするものである。これに対して，審決は，原告が前提としているところを認めず，引用刊行物には，結合剤として熱硬化性樹脂を用いてもよいことが開示されていないと認定したため，引用刊行物に後硬化（アフターキュア）に関する記載があるかの判断をする必要がなくなり，それゆえに，これに言及していないのである。
２　取消事由２（訂正発明の新規性の欠如）について
(1)訂正発明
原告は，訂正発明の「硬化」とは，絶対的なものではなく，相対的なものである旨主張するが，失当である。
引用発明は，審決が認定しているとおり，空気に露出されたレンズ構造体の水分汚染等（透明カバーフィルムとビーズレンズ反射装置の表面との間における水と湿気との蓄積）についての従来の未解決問題を解決することを目的とするものである。これに対して，訂正発明は，引用発明を認識しつつ，この公知の発明の問題点を解決するためになされたものであり，具体的には，現存する工業的なシーティングでの結合には，主として，「反射性シーティングを交通信号素材のような基体に適用するのに使用される熱及び圧力に起因する崩壊」及び「極度の温度変化，雪，氷及び他の形態の降下物又は湿気を包含する戸外の風化及び日光に起因する崩壊」という２種類の崩壊があることに着目して，その崩壊を防止するため，基体シートと被覆フィルムとの間の耐久力のある結合を得ることを発明の目的とするものであり，訂正発明とは，発明の目的が相違するのである（審決書４２頁５行～４３頁２行参照）。
原告の主張は，訂正発明が，引用発明とは目的（技術的課題）を異にする発明であるという点を無視し，「硬化」の意味を相対的なものとして捉えることにより，訂正発明にいう「硬化」と引用発明にいうそれとを同一視しようとする立論であり，根本において誤っているものである。
(2)引用発明
(ｱ)引用刊行物は，密閉封緘を形成する結合剤の層が全体として熱可塑性又は熱粘着性であることを開示するものであり，この層が熱硬化性であることを開示も示唆もしていない。すなわち，引用刊行物は，上記密閉封緘が加熱成形後も熱可塑性であることを当然の前提としており，成形後の放射線（熱）による硬化を全く予定していないから，「加熱成形可能でかつ放射線によって硬化しうる結合剤物質を加熱成形して前記の結合部組織を形成する」という技術思想を開示するものではない。


熱硬化性の成分が結合剤の層に使用されたからといって，それによって必然的に，結合剤の層が全体として熱硬化性になり，さらに加熱を続けた場合にその層が非可逆的な硬化状態になる，などと考えるべき根拠はどこにもない。引用刊行物には，「熱硬化性の成分が結合剤の層１５内に使用されてもよい」という抽象的な記載以外に，熱硬化性材料を使用することによる特有の効果は一切開示されていないし，実施例を見ても，熱硬化性の材料は全く使用されていない。引用刊行物に接した当業者は，間違いなく，引用発明にいう密閉封緘（訂正発明の「結合部組織」に相当する。）は，全体として熱可塑性（又は熱粘着性）であると理解したはずであり，たとい，熱硬化性樹脂の性質を認識していたとしても，いったん加熱成形された密閉封緘に対してその後放射線（熱）を施すことに積極的な技術的意義が存するという発想が生じる余地はなかったのである。引用刊行物には，「全体としてこの層は熱可塑性あるいは熱粘着性の相を有して，密閉封緘中に粘着性の流動状態に熱により変換されねばならない。」と記載されており，結合剤の層は，全体として熱硬化性になってはならないこと，すなわち，結合剤の層として熱硬化性樹脂を用いてはならことが明確に記載されているのである。しかも，結合剤として熱硬化性樹脂を使用し，かつ，これを硬化させた場合（単に「使用した場合」ではない）には，熱硬化性樹脂自体の内部強度特性は増大するものの，これと隣接する物質，例えば，被覆シートとの結合強度はかえって低下するというのが本件優先権主張日までの一般的な理解であり，このことは，優先権主張日当時，再帰反射シーティングの技術分野において，結合剤の層として熱硬化性樹脂を使用することを妨げる事情であったということができる。原告は，複数の要素を強固に結合するために加熱後硬化させることが一般に周知であったことは，甲第２３号証（昭和５５年１１月２７日付拒絶理由通知書）に記載されているとおりであるから，引用発明には，訂正発明の「前記シートに対する結合部組織の結合強度を増大させる」という構成が開示されている旨主張する。しかしながら，原告の指摘する記載は，訂正発明に係る出願の過程で，担当審査官が「なお複数の要素を強固に結合するために強い接着力を示す物質を用いたり，加熱後硬化させたりすることは一般に周知であることに注意されたい。」との所見を述べたにすぎないものであり，上記所見を含めた審査官の認定が常に完全に適切であるとは限らないのである。
被告は，上記拒絶理由通知に対し，昭和５６年４月１３日付け意見書（乙第２号証）において，「上記の認定が妥当ではなく，明細書に開示の通り，物質の選択及び加熱成形の後のその場での硬化によって，結合部と，結合部を加熱成形させるシートとの間の接着を改良することにマッケンジー発明が気づいていなく，周知でもない」ことを説明した。その後の昭和５７年１月２６日付けの拒絶査定（乙第３号証）においては，上記見解には触れることなく，その余の点について，拒絶の理由が依然解消されていないとしているのである。
(ｲ)引用刊行物には，原告指摘の「熱硬化性の成分が結合剤の層１５内に使用されてもよい」の記載の後に「全体としてこの層は熱可塑性あるいは熱粘着性の相を有し・・・ねばならない」と記載されている。このように前段部分と後段部分が逆接の関係で述べられていること，後段の「全体としてこの層は熱可塑性あるいは熱粘着性の相を有し・・・ねばならない」と記載されていることから考えれば，原告指摘の上記記載は，引用発明においては，熱硬化性の成分の使用に重点があるのではなく，むしろ同成分の混入が許容されていることを意味するにすぎないものというべきである。上記記載に続く「約６６゜Ｃ（１５０゜Ｆ）以下の温度で流動すべきではない」との記載，並びに，切断された後にシーティングの切断端縁が圧力及び熱によって封緘され得る旨の記載（甲第６号証７頁右欄21行～26行）などをも併せ考慮すれば，原告指摘の記載の主眼は，結合剤の層が全体として熱可塑性（あるいは熱粘着性）でなければならないという点にあることが明らかである。原告は，引用刊行物の熱成形加工（加熱エンボス加工）の物品についての記載を根拠に，同刊行物は，加熱成形加工を行った後に，後硬化（アフターキュア）を実施したことを開示している旨主張する。
しかしながら，原告が指摘する引用刊行物の記載は，結合剤として熱可塑性フィルム形成用重合体材料を使用し熱硬化性樹脂を含まない製品に熱－冷循環作動を２５サイクル行ったということを開示しているにすぎず，後硬化（アフターキュア）のための加熱処理について何ら教示するものではないことは明らかである。原告の主張は，熱－冷循環作動を行った製品の材料についての誤認に基づく誤りといわざるを得ない。
また，原告は，引用刊行物に対応する米国における出願の明細書（甲第３４号証の１）では，「熱硬化性の成分」に対応する用語は，「thermosettingconstituents」とされおり，これは，結合剤層全体を熱硬化性にする成分であると理解すべきであるから，まだ硬化していないが今後硬化し得る成分も，「熱硬化性樹脂」ということができる旨主張する。
しかしながら，原告の主張は，明細書の記載から一部の用語のみを抽出してその意味を解釈し，このように解釈した各用語を，明細書の本来の文脈とは無関係に再構成しているにすぎない。このような立論が，訂正発明と引用発明との対比として正当なものでないことは明らかである。
(ｳ)引用刊行物の「最後の製品の結合剤の層１５および１６は，この最後の製品が太陽熱に露出される用途で使用されるべきである場合，約６６°Ｃ（１５０°Ｆ）以下の温度で流動すべきではない。」との記載は，明らかに，引用発明の密閉封緘（訂正発明の「結合部組織」に相当する。）は，成形後においても熱可塑性であることを当然の前提として，同発明の実施品が太陽熱に露出される用途で使用される場合にその密閉封緘が熱可塑性であるがゆえに流動化して逆行反射ビーズ複合体の露出を阻害し，その逆行反射作用を損なうという問題が生じるおそれがあるために，熱可塑性の密閉封緘の軟化点が一定レベル以上であることを教示するものである。


密閉封緘が全体として熱硬化性であれば，このような注意的な教示をする必要はないはずであり，このことからしても，上記記載は，密閉封緘が全体として熱硬化性であることを開示ないし示唆するものでないことが明らかである。上記記載は，要するに，いったん加熱成形された密閉封緘に再び熱が施されると流動化するおそれがあることを当然の前提とし，このような問題に対処するために軟化点を一定レベル以上に上げるべきことを教示しているのである。つまり，上記記載は，加熱成形された密閉封緘に放射線（熱）が施されることは同発明の実施品にとって好ましいものでないとの技術認識を示しているのである。引用刊行物の「先ず，本発明により提供される切断自在な逆行－反射板は，いわゆるレンズ露出構造を有し，それに付随してこの種の構造により提供される異常に高い光輝度を有しかつその切断済の板が乾燥しあるいは水のフィルムで覆われあるいは水中に浸漬されていると否とに係りなく，各種の天候状態の下に耐久性の高光輝度逆行反射装置として役立つ能力を有している。」（甲第６号証１頁右欄２６行～３２行），「この種の構造体の端縁が満足し得る程度に封緘されたとしても次にこの板物品が記号に使用されるため所望の各種の形状に切断されるとその端縁の封緘が破壊され，したがって切断された端縁を新たに封緘することが必要になる。」（２頁左欄２１行～２６行），「この板の興味ある特色は，この板を同じ寸法形状の剛固な記号台に付着する場合に，米国特許第２６２０２８９号（１９５２年１２月２日）の明細書に記載された真空－加熱技法を使用して，その切断端縁（文字あるいはその他の記号を形成するように切断された端縁）に沿って容易に封緘されることである。」（７頁右欄２１行～２６行）との記載及び同刊行物のその他の記載からすれば，引用発明に係る再帰反射シートは，最終製品となった後であっても，容易に切断することができ，切断端縁を新たに封緘できるものでなければならないのである。ところが，同シートの結合剤の層が全体として熱硬化性であり，しかも，これが硬化して不溶性で不融性の状態になってしまったとすると，同シートの最終製品について，切断端縁を容易に封緘することは不可能となるのである。上記記載は，結合剤の層として熱硬化性樹脂を採用した場合の不都合を述べるものにほかならない。
(ｴ)熱可塑性の樹脂に熱硬化性の樹脂を加えることに技術的意義があり得ること，すなわち，全体としては熱可塑性を維持しつつ，架橋によりポリマー材料の融点を上昇させることができることは，乙第１号証の添付資料３（H.Saunders著「ウレタン物質におけるポリマー構造と特性との関係」（RubberChemistryAndTechnology，１２５９頁～１２９２頁，XXXIII巻，１９６０年）における「架橋度が大きく増加すると，非晶質ポリマーはより固くなり，かつ，より高い温度で溶融するようになり，」（１２６０頁，セクションB「架橋」における最初の文章）との記載から明らかであり，また，ウレタン物質および他のポリマーの融点が分子量の増加とともに上昇する傾向にあることは，「ガラス転移温度は，・・・架橋・・・の増加によって通常増加する」（１２６１頁におけるセクションＦ「鎖セグメントの回転の容易性」第２パラグラフ，第１文）との記載及び第１３図から明らかである。
３　取消事由３（訂正発明の進歩性の欠如）について
(1)原告の，引用発明の「熱硬化性の成分」を添加した結合剤の層につき甲第１５号証刊行物に記載された技術を適用することによって，当業者が容易に訂正発明に想到し得たとの主張は，争う。
審決は，甲第15号証刊行物に記載された発明と訂正発明とは，技術的課題を異にしているから，甲第１５号証刊行物に，単板に基板を堅固に貼着した後，電子線で後硬化（アフターキュア）して仕上げる技術が記載されているとしても，これが訂正発明の課題の解決に示唆を与えるものでないことを主たる理由として進歩性欠如の主張を排斥しているのである。
また，仮に，引用刊行物に結合剤の層として熱硬化性樹脂を使用することが開示され，しかも，熱硬化性樹脂を硬化させることが一般的な技術であったとしても，前述したとおり，引用発明の結合剤の層の使用目的及びその層が使用された再帰反射シートの最終製品が切断自在であり，かつ，切断端縁が容易に封緘可能であるべきであるとの要請，並びに，熱硬化性樹脂を硬化させると内部強度特性は増大するが隣接する物質との結合強度は低下するとの知見の存在に照らせば，当業者は，当該樹脂を加熱成形の目的に沿って利用するにとどまったはずであり，本件発明のように，加熱成形後に放射線（熱）を施してこれを硬化させることを選択する余地はなかったか，あるいは，少なくとも，そのような選択は容易ではなかったというべきである。
(2)進歩性判断の場面においては，たとい発明の構成自体は容易想到であったとしても，それにより奏される作用効果に意外性・顕著性があれば，それだけで，その発明の進歩性は肯定されることが多いものと思われる。訂正発明においては，「訂正明細書に開示された結合剤物質の加熱成形によって結合部組織を形成した後，この結合部組織に施される放射線によって同結合部組織をその場で硬化させて不溶性で不融性の状態にする」ことによって得られる，「シートに対する結合部組織の結合強度を増大させる」という結果が，極めて意外なものであることは，動かし難い事実である。したがって，この点だけをみても，訂正発明の進歩性は，肯定されるべきである。


訂正発明に係る特許請求の範囲に記載された「加熱成形可能でかつ放射線によって硬化しうる結合剤物質」という構成は，抽象的かつ機能的であり，この構成の意味内容を特許請求の範囲の記載だけから一義的に明確に理解することはできないから，訂正明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することによって，その意味内容を理解することが必要である。そして訂正明細書の発明の詳細な説明を参酌すれば，上記結合剤物質の代表的な候補としてアクリルを基材とする成分等が挙げられ，当業者は，実施例１に記載されたかみそり刃試験によって，特定の物質が上記結合剤物質に該当するかどうかを容易に確認することができ，このようにして，上記結合剤物質の意味するところを認識することができる。このようにして上記結合剤物質が正しく選択され，加熱成形後にその場で硬化された場合には，結合部組織と被覆シートとの結合強度の増大という訂正発明の作用効果が奏されるのである。以上のとおり，訂正発明の特許請求の範囲に記載された「結合剤物質」は，訂正明細書の発明の詳細な説明を参酌することによって当業者が合理的に意味内容を認識でき，このような意味内容の認識された結合剤物質を訂正発明のプロセスに適用することによって，訂正発明の作用効果が発揮されるものであるから，訂正発明の特許請求の範囲と訂正明細書に記載された作用効果との間に齟齬はない。原告は，訂正明細書の記載と引用刊行物の記載とを比較して，訂正発明と引用発明とでは，課題のみならず目的，効果においても差異がない旨主張する。しかしながら，このような立論は，両発明の出願時点における技術水準の相違や市場の要求の程度（カスタマーニーズ）の相違を無視して，単純に明細書の表現のみを比較するものであり，発明すなわち技術思想の同一性の議論としては何らの意味も有していないものである。仮に引用発明がその出願時において満足すべき効果をもたらすものと認識されたとしても，そのことと，訂正発明がその出願時に特有な効果を奏することとは論理的な関連性を有していない。引用刊行物において効果に関する原告指摘の記載がなされていることは，むしろ，引用発明においては，訂正発明の解決した課題が全く認識されていなかったことを示すものである。「技術進歩」という常識を前提にすれば，同じく「優れた効果」という記載があるとしても，その意味内容は，１０年，２０年の時の隔たり（なお，訂正発明に係る出願は，引用発明に係る出願の１５年後になされたものである。）によって異なった意味となることは当然である。
(3)原告は，引用刊行物の記載に鑑みれば，引用発明の結合部組織を強固にし，耐久力のある結合を得るという動機付けがある旨主張する。しかしながら，審決が「動機付けに乏しい」と述べているのは，甲第１５号証刊行物についてであるから，原告の主張は，その前提において誤っており，審決の判断に対する主張となっていない。しかも，前述のとおり，訂正発明と引用発明とは，技術的課題を異にしているから，引用刊行物の記載が，訂正発明の課題の解決に示唆を与えるものでもない。
(4)甲第１７号証及び甲第１８号証にも，当業者が，訂正発明に想到するために，上記各刊行物を引用発明に組み合わせる動機を見いだすことはできないことは，上記(1)と同様である。
４　取消事由４（訂正明細書の記載不備）について
原告の記載不備に関する主張は，不備を主張する各記載について，「訂正発明の開示内容は，より限定されるべきである」との前提に立って，旧特許法３６条４項あるいは５項の違反を主張しているにすぎない。
原告が禁反言的議論を持ち出していることからも分かるとおり，原告の主張は，当該語句の一般的意義や明細書の記載ないし文脈から離れてなされているものであり，いずれの主張も全く根拠のないものである。そもそも，原告の立論に従えば，訂正発明における特許請求の範囲は，発明の詳細な説明の解釈に従って限定的に理解することができるというのであるから，原告が旧特許法３６条５項違反を主張することは論理的に矛盾しているというほかない。
結局，原告の主張は，本件特許に基づく侵害訴訟事件との関係で，訂正発明に係る特許請求の範囲の解釈論を，明細書の記載不備に名を借りて主張しているにすぎない。訂正明細書の記載に基づいて当業者が容易に訂正発明を実施しうること，特許請求の範囲が訂正明細書の発明の詳細な説明の欄にすべて記載されていることは明らかであり，同明細書に記載不備は存しない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（判断の遺脱）について
甲第１号証（審決書）及び甲第３号証（審判請求書）によれば，原告が，本件の審判において，訂正発明は引用発明と同一であるから，新規性を欠いている旨主張していること，ところが，審決書中には，原告主張の新規性欠如の無効理由の摘示も，理由の明示の記載もないことが，明らかである。しかしながら，審決は，前記第２の３(3)のとおり，(3)訂正の適否に対する判断の中で，訂正発明と引用発明とを対比して，「結合剤物質の層と結合剤物質の層の一方の表面上に再帰反射性要素の層を配置した基体シートを製造し，結合剤物質を加熱成形処理に供し，互に交差している狭い網目状の結合部組織を被覆シートに接触させて形成させることにより再帰反射要素の層から間隔を置いて該被覆シートを接着させることからなる再帰反射シーティングの製造方法において」との点において一致するものの，「加熱成形可能でかつ放射線によって硬化しうる結合剤物質を加熱成形して前記の結合部組織を形成した後，この結合部組織に施される放射線によって同結合部組織をその場で硬化させて不溶性で不融性の状態にすることにより，前記シートに対する結合部組織の結合強度を増大させる」との構成において相違していると述べている。これは，内容としては，正に，原告の新規性欠如の主張に対する認定判断の結論にほかならない。そして，審決が，本件に係る審判事件（平成８年審判第８３３６号）と併合された別件審判事件（平成６年審判第２０９１５号）の請求人（日本カーバイド工業株式会社）のなした新規性欠如の主張に対する認定判断という形で，訂正発明と引用発明とを対比して，その間の同一性の有無について認定判断しており，そこでの認定判断が，同時に，内容的には，原告のなした新規性欠如の主張に対するものともなっているといい得るものであることは，審決書の説示自体と前記甲第３号証とから明らかである。原告の取消事由１についての主張は，理由がない。
２　取消事由２（訂正発明の新規性の欠如）について
(1)訂正発明と引用発明とを対比すると，「結合剤物質の層と結合剤物質の層の一方の表面上に再帰反射性要素の層を配置した基体シートを製造し，結合剤物質を加熱成形処理に供し，互に交差している狭い網目状の結合部組織を被覆シートに接触させて形成させることにより再帰反射要素の層から間隔を置いて該被覆シートを接着させることからなる再帰反射シーティングの製造方法において」との点において一致していることは，当事者間に争いがない。


(2)引用刊行物に結合剤物質として熱硬化性樹脂を使用する技術の開示があるか(ｱ)訂正発明の「放射線」が「熱」を包含するものであること，「加熱成形可能でかつ放射線によって硬化しうる結合剤物質」に熱硬化剤が含まれることは，当事者間に争いがない（原告は，取消事由４（訂正明細書の記載不備）との関係では，「放射線」が「熱」を包含しないと主張するものの，取消事由２（訂正発明の新規性の欠如）の主張においては,包含すると主張している。）。(ｲ)甲第６号証によれば，引用刊行物の特許請求の範囲の項には，「１　互いに緊密に接近した相互関係にある複数のガラスビーズの連続せる単層と，これらのガラスビーズの下に横置して関連された反射装置と，上記ビーズ層の上方に横置してその大部分に取付けられていない透明カバーフィルムと，上記カバーフィルムに取付けられていないビーズを部分的に埋込んだ結合剤の層とからなる逆行反射板において，２センチメートルより大きい側方寸法を有しないで別個に包囲されかつ密閉封緘された複数のポケットに上記ビーズの連続層を分離する部分を備え，上記ポケット内に位置決めされた上記連続層のビーズが上記カバーフィルムに取付けられていないビーズであり，また上記ポケットとポケットとの間の上記連続層のビーズが上記ビーズの連続層を複数のポケットに分離する上紀部分により埋没されて光学的に無効にされ，上記部分が上記上方横置透明カバーフィルムと，上記結合剤の層から移動された材料との間の圧力形成熱封緘連結の互いに交さした格子模様からなることを特徴とする逆行反射板。」（８頁左欄７行～右欄５行）との記載が，発明の詳細な説明の項には，「本発明は，表面が乾燥していると湿潤しているとを問わず，全天候状態の下における光の逆行（再帰）反射装置として有効な高光輝度逆行（再帰）反射ビーズ板に関するものである。さらにまた，本発明は上記逆行反射ビーズ板を製作するための新規な方法に関するものである。」（１頁右欄２０行～２５行），「米国特許第２３２６６３４号の明細書記載の通りに，逆行反射全区域内の構造体のビーズは有機樹脂材料であるを適当とする結合剤の層１５内に部分的に埋込まれている。熱硬化性の成分が結合剤の層１５内に使用されてもよいが，全体としてこの層は熱可塑性あるいは熱粘着性の相を有して，密閉封緘中に粘着性の流動状態に熱により変換されねばならない。」（４頁右欄下から４行～５頁左欄３行）との記載が，それぞれあることが認められる。
上記各記載によれば，引用発明に係る逆行反射板においては，特許請求の範囲において，ビーズを部分的に埋込んだ結合剤の層の材質について何らの限定もしておらず，発明の詳細な説明において，ビーズを部分的に埋め込む結合剤の層につき，有機樹脂材料であることが適当であるとしているものの，それ以上に格別の限定をしておらず，しかも，「熱硬化性の成分が結合剤の層１５内に使用されてもよい」としているのであり，これらの記載からすると，引用発明が，その結合剤の層として，熱硬化性樹脂を使用することを排除していないことは，明らかというべきである。
(ｳ)この点について，被告は，引用刊行物には，「熱硬化性の成分が結合剤の層１５内に使用されてもよい」の後に「全体としてこの層は熱可塑性あるいは熱粘着性の相を有し・・・ねばならない」と記載されており，このように前段部分と後段部分が逆接の関係で述べられていること，後段の「全体としてこの層は熱可塑性あるいは熱粘着性の相を有し・・・ねばならない」と記載されていることから考えれば，引用発明においては，熱硬化性の成分の使用に重点があるのではなく，むしろ同成分は単に混入を許容されているにすぎない旨主張する。しかしながら，「熱硬化性の成分が結合剤の層１５内に使用されてもよいが，全体としてこの層は熱可塑性あるいは熱粘着性の相を有して，密閉封緘中に粘着性の流動状態に熱により変換されねばならない。」という記載を，全体として，結合剤の層が，その本来的な物性として「熱可塑性あるいは熱粘着性」を有するものに限られることを意味するとする理解は，日本語の理解として不自然なものというべきである。
まず，「相」という語は，一般に，同一のものが異なった形（あるいは「姿」，「有様」，「外見」）を示し得るとき，異なった形（あるいは「姿」，「有様」，「外見」）のそれぞれを示すために用いられるものであるから，「全体としてこの層は熱硬化性の相を有して，」という表現は，「全体としてこの層は熱硬化性の相を有」すること，あるいは，「全体としてこの層は本来的な物性として熱硬化性を有」することを排除するものではない。
次に，「全体としてこの層は熱可塑性あるいは熱粘着性の相を有して，」は，それだけで存在するのではなく，これに続く「密閉封緘中に粘着性の流動状態に熱により変換されねばならない」，と一体として述べられているものであり，両者は，前者が後者の原因，あるいは，後者が前者の理由ないし目的となる関係になっている。すなわち，「全体としてこの層は熱可塑性あるいは熱粘着性の相を有」するものとされているのは，「密閉封緘中に粘着性の流動状態に熱により変換されねばならない」ためであるとされている。すなわち，ここには，「全体としてこの層は熱可塑性あるいは熱粘着性の相を有」することの技術的意味は，「密閉封緘中に粘着性の流動状態に熱により変換されねばならない」ことであることが，開示されているのである。
なお，上記記載に対応する米国における出願の明細書の記載は，「Whilethermosettingconstituentsmav   beemployedin   thebinderlayer   15,thelayerasawhole   mustexhibita   thermoplasticorthermoadhesive   phasesothat   itcanbeconverted   byheatinto   aviscousflowable   ormovableconditionduringhermeticsealing.」（甲第３４号証の１の６欄２１行～２５行）というものであり，これも上記理解によく合致するものである。結局，上記記載は，結合剤の層は，密閉封緘中に，「熱可塑性あるいは熱粘着性の相」を有していなければならないといっているだけで，密閉封緘後に，熱硬化することを排除しているものではないと理解するのが合理的である。そして，引用刊行物の全体を考察しても，後者のとおりに理解することを妨げる記載を見いだすことはできない。
また，被告は，引用刊行物には，切断された後にシーティングの切断端縁が圧力及び熱によって封緘され得る旨の記載があること（甲第６号証７頁右欄21行～26行）などを考慮すれば，原告指摘の引用部分の記載の主眼は，結合剤の層が全体として熱可塑性（あるいは熱粘着性）でなければならないという点にあることが明らかである旨主張する。


しかしながら，(ｲ)に掲げた引用刊行物の記載に照らせば，被告の指摘する上記効果は，引用発明の眼目とするところとは関係のない効果にすぎず，結合剤の層として熱可塑性樹脂を選択した場合に奏する効果を記載しているものであって，引用発明そのものに係る効果を記載したものでないと理解することができる。したがって，被告の指摘する上記効果の記載をもって，直ちに，結合剤の層が全体として熱可塑性（あるいは熱粘着性）でなければならないことを示しているとすることはできない。被告の主張は，採用できない。
被告は，引用刊行物において上記記載に続いて記載されている「最後の製品の結合剤の層１５および１６は，この最後の製品が太陽熱に露出される用途で使用されるべきである場合，約６６°C（１５０°F）以下の温度で流動すべきではない。」（５頁左欄３行～６行）との条件は，製品が熱可塑性であるから，すなわち，いつでも熱により粘性の流動状態に変換するからこそ示されなければならなかったものである旨主張する。
しかしながら，最終製品の結合剤の層に熱可塑性樹脂を使用した場合には，これが太陽熱に露出される用途で使用されるのであれば，太陽熱によって粘性の流動状態に変換するおそれがあるから，これを避けるために，「約６６°C（１５０°F）以下の温度で流動すべきではない」としているにすぎない，と考えることが可能であって，この記載から，引用発明が，結合剤の層に熱硬化性樹脂を使用した場合を除外しているとみるのが相当でないことは，明らかである。(ｴ)さらに，本件出願当時の技術水準を前提に，当業者が，引用発明に係る結合剤の層として熱硬化性樹脂を使用することを排除していると理解するかどうかについて検討する。
甲第８号証によれば，昭和５０年６月１５日共立出版株式会社発行「高分子化学改訂版」には，高分子物質の熱的性質による分類として，熱可塑性樹脂，熱硬化性樹脂，加熱により可塑性を示す以前に分解するものに区分し，熱硬化性樹脂については，「重合の途中のまだ熱可塑性の段階をprepolymerという。この段階のものをさらに加熱により成型の鋳型の中で化学反応をおこさせ（重合反応を継続させる），三次元網目構造をもった不溶，不融の成型物樹脂を作る。」（２０頁）との記載をしていることが認められる。
また，甲第７号証によれば，１９５４年１０月１日初版発行，１９９２年８月１５日改訂第１８版発行の大阪市立工業研究所他共編「プラスチック読本」には，「プラスチックは熱可塑性プラスチックと熱硬化性プラスチックに大別でき，それぞれ化学構造とそれに起因する物性が異なるが，この２種のプラスチックは成形加工のうえからも明確な違いがある。すなわち，プラスチックをその溶融温度に加熱すると，その粘度変化は模式的には図５０のようになる。熱可塑性プラスチックは加熱によりその粘度が低下していき，加熱温度と見合った粘度が保持される。従って，溶融材料を賦形し，そのまま冷却・固化すれば成形品が得られる。一方，熱硬化性プラスチック成形材料は官能基を多く持つ熱可塑性であるため，加熱により溶融して粘度は低下していくが，同時に官能基同士が反応して三次元化が起こるために粘度は上昇していく。このように粘度が時間的な変化をするために，粘度が一番低くなった時点（流動性が一番高い時）に成形する必要があり，時間的な因子が入るため，成形は熱可塑性プラスチックより複雑になる。」（５１頁右欄３行～５２頁左欄４行），「熱硬化性樹脂は，樹脂原料が比較的低分子量物質（液体又は固体）から成り，室温あるいは加熱によって流動性（可塑性とも言う）を示すが，硬化剤や触媒，又は熱の作用によって化学反応（硬化反応，架橋反応）を起こし，分子量の増大とともに網目状の三次元精造をとり，不溶不融性となる樹脂を言う。成形加工は，一般に，加熱された金型内で硬化反応（架橋反応）を起こさせて三次元網目構造とし，金型温度において変形しない耐熱性を付与した後，脱型して行う。一度硬化したものは再加熱しても，分子は三次元化しているので自由な動きができず，軟化しない。溶剤を加えても分子各々が解きほぐされることがないので，膨潤することはあっても溶解することはない（不溶不融性）。従って，製品（硬化物）となった後は全く成形性を失っており，スクラップの再生はできない。網目構造が緻密になるほど（架橋密度が大きくなるほど）樹脂の耐熱性，耐溶剤性などが良くなる反面，脆くなる傾向がある。熱硬化性樹脂は三次元網目構造をしているので，硬くて脆いものが多く，そのため樹脂単独で使用することが少ない。一般には充てん材や強化材を併用する。」（１０頁左欄１６行～右欄１１行）との記載があり，図５０には，上記記載に沿った熱可塑性プラスチックと熱硬化性プラスチックの横軸を時間，縦軸を粘度とするグラフが示されていることが認められる。上記認定の各刊行物の記載によれば，熱可塑性樹脂は，加熱を続けると，その粘度が低下し，加熱温度と見合った粘度が保持され，加熱をやめて冷却すると固化するという性質を有するのに対し，熱硬化性樹脂は，加熱すると，当初は熱可塑性の性質を示し，粘度が低下するものの，同時に，同樹脂に多く含まれる官能基同士が反応（化学反応，重合反応）して三次元化が起こり，粘度が上昇していき，時間の経過とともに，三次元網目構造をもった不溶，不融の成型物樹脂となる性質を有すること，熱硬化性樹脂は，三次元網目構造をしているため，硬くて脆い傾向があることが認められる。
そうすると，熱硬化性樹脂の場合，粘度の低下している時間が限られるために，粘度が一番低くなった時点で成形する必要があり，また，製品が，熱可塑性樹脂に比べて，概して硬くて脆いものが多いという欠点はあるものの，この点を克服しさえすれば，熱可塑性樹脂であっても熱硬化性樹脂であっても，加熱成形して結合剤の層となすことを妨げるものではないこと，また，いずれも，「熱可塑性あるいは熱粘着性の相」を有しているものであることが認められる。以上検討したところによれば，本件出願当時，引用刊行物に接した当業者は，引用発明に係る結合剤の層として熱硬化性樹脂を使用し得ると把握したものと理解するのが合理的である。
以上の認定は，次の事実によっても裏付けられる。


甲第４７号証によれば，特公昭３７－１３９２８号公報（発明の名称「レンズ状表面を有する反帰反射板」）には，「本発明は特にテレビ放送技術に於て用いられる反帰反射板の改良に係る。」（１頁左欄７行，８行），「本発明は主セットの壁部上に装加されて前述の結果を達成するに特に有用な可撓性の，レンズ状表面を有する反帰反射板材を提供する」（１頁右欄１１行～１３行），「第３図に示されたこの種のシートの１例は裏打シート３０と，ベースフィルム３１と，平坦な裏面にされた結合剤の層３３内に保持された反帰反射性合成物３２の層とからなる。」（２頁右欄２６行～２９行），「熱硬化性のフィルム形成有機樹脂混合物から構成されるを可とする結合剤の層３３」（３頁左欄７行，８行），「以上に於て，本発明をテレビ放送の特定の分野に使用するのに特に適当しているとして説明したがその他の分野の反帰反射体，例えば道路脇の広告板にも応用されることは勿論である。」（４頁左欄１０行～右欄１行）との記載があることが認められ，上記記載によれば，引用刊行物が刊行される以前に，反帰反射板の技術分野において，結合剤として熱硬化性の合成樹脂を使用する技術が公知となっていたことが明らかである。そうであるならば，本件優先権主張日当時において，引用発明に係る特許権の効力が及ぶという事情を除けば，当業者が，引用発明に係る結合剤の層として熱硬化性樹脂を使用することを排除すべき事情はなかったものというべきである。被告は，結合剤として熱硬化性樹脂を使用し、かつ、これを硬化させた場合（単に「使用した場合」ではない）には、熱硬化性樹脂自体の内部強度特性は，増大するものの、これと隣接する物質、例えば，被覆シートとの結合強度はかえって低下するというのが本件優先権主張日までの一般的な理解であり、このことは、本件優先権主張日当時、再帰反射シーティングの技術分野において、結合剤の層として熱硬化性樹脂を使用することを妨げる事情であったということができる旨主張する。しかしながら，本件優先権主張当時に，硬化がその対象あるいは方法（例えば，熱によるか，電子線によるか）のいかんにかかわらず，結合強度を低下させるという一般的理解が存在したことは，本件全証拠によっても認めることができない。仮に，被告主張のような一般的理解が存在していたとしても，例えば，被覆シートとの結合強度の低下は甘受しつつ，あるいは，これに対して何らかの対処を工夫しつつ，熱硬化性樹脂であることの利点を生かすことを選択するなどのことは，いくらでもあり得ることであり，上記一般的理解の存在をもって，結合剤の層として熱硬化性樹脂を使用することを妨げる事情とすることはできない。被告の上記主張は，採用できない。
(3)引用刊行物に結合剤物質として熱硬化性樹脂を「その場で硬化させ」る技
術の開示があるか
(ｱ)訂正発明に係る特許請求の範囲に，「加熱成形可能でかつ放射線によって硬化しうる結合剤物質」を「加熱成形して前記の結合部組織を形成した後，この結合部組織に施される放射線によって同結合部組織をその場で硬化させて不溶性で不融性の状態にする」との記載があることは，前記のとおりである。一般的な用語法に従えば，「その場」との語が，「ある物事のあった所，その場面，その席上，即座」（広辞苑参照）などといった意味を有するものであることは，当裁判所に顕著である。そうすると，「その場」の語の一般的用法に従う限り，訂正発明にいう「その場で硬化させて」とは，結合剤物質を加熱成形して結合部組織を形成した後，その場所で，即座に，これを硬化させることを意味するものと認められることになる。そして，訂正発明に係る特許請求の範囲には，このように認めることの妨げとなるべき記載は存在しないことが，明らかである。(ｲ)しかし，発明の詳細な説明の項では，「その場で」の語を，これと異なる意味のものとして定義し，使用していることもあり得るので，この点についてみる。
甲第４５号証によれば，訂正明細書の発明の詳細な説明には，「要約していえば，本発明の再帰反射性シーティングは，最初加熱成形されて被覆フィルム及び基体シートの間で密閉接触するが，結合部用の物質を適当に選択することによって，又加熱成形操作後その場でその物質を硬化することによって，結合部とそれが加熱成形されるシートとの間に非常に強大な接着力が得られる網目状組織の結合部を取り入れたことを特徴とするものである。」（３頁１１行～１５行），「「加熱成形（thermoforming）」では結合剤物質を流動させて基体と良好な接触をさせる，すなわち基体を「ぬらし（wet）」，且つ次に熱及び圧力の除去された後も形成された形状を保持するように物質に熱及び通常は圧力を施すことを意味する。自立形態にある間に，結合剤物質をその場で硬化させる」（３頁２３行～２７行），「本発明の再帰反射性シーティングを完成するためには，次に打ち出したシーティングを，あらかじめ決定した水準の放射線に暴露する。この放射線暴露により，結合剤物質は硬化して比較的不融解性及び不溶解性状態になる。放射線の迅速作用形態，すなわち５分以下，好ましくは５秒以下ですむ放射線の適用は製品の処理時間を最小にするため，ならびに経済のためにも非常に好ましいが，結合強度は完成時の強度に達しない。」（６頁１２行～１７行）などという記載があることが認められる。訂正明細書の発明の詳細な説明中の上記各記載，特に，「加熱成形操作後その場でその物質を硬化する」，「自立形態にある間に，結合剤物質をその場で硬化させる」，「放射線の迅速作用形態，すなわち５分以下，好ましくは５秒以下ですむ放射線の適用」との各記載による限り，むしろ，「その場で硬化させて」は，発明の詳細な説明においても，上記認定の意味で用いられているものと認めることができる。そして，甲第４５号証によれば，発明の詳細な説明中の上記記載以外のものの中に，「その場で硬化させて」を上記認定と異なる意味のものとして定義し，使用しているものが存在しないことが明らかである。
(ｳ)甲第６号証によれば，引用刊行物には，結合剤の層の材料として，熱硬化性樹脂に関し，「熱硬化性の成分が結合剤の層１５内に使用されてもよい」という記載しかないことが，明らかである。
原告は，結合剤の層に熱硬化性成分が含まれていれば，その多少にかかわらず加熱処理によって相対的に硬化するのであり，複数の要素を強固に結合するために加熱後硬化させたりすることは，周知慣用の技術であるから，引用発明に係る結合剤の層に熱硬化性成分が含まれている以上，「その場で硬化」させるという技術が開示されているということができる旨主張する。
しかしながら，前述したとおり，引用発明は結合剤の層が密閉封緘後に熱硬化することを排除しているものではないと理解することができるものの，引用刊行物には，それ以上に，密閉封緘後に熱硬化させるとか，熱硬化させるとしてどのような手法によって行うとかについての開示がないことは，上記引用刊行物の記載状況自体から明らかである。


前記(2)(ｳ)認定のとおり，熱硬化性樹脂は，加熱すると，当初は熱可塑性の性質を示し，粘度が低下するものの，同時に，同樹脂に多く含まれる官能基同士が反応（化学反応，重合反応）して三次元化が起こり，粘度が上昇していき，時間の経過とともに，三次元網目構造をもった不溶，不融の成型物樹脂となる性質を有するものである。しかしながら，このような熱硬化性物質の性質の具体的な発現形態は，対象となる熱硬化性物質の種類や反応条件によって異なり得ることは当然であり，それに対応して，熱硬化性物質に関する処理工程には，種々の選択肢があり得ることは，当裁判所に顕著である。
引用発明について，結合剤の層が密閉封緘後に熱硬化することを排除しているものではないと理解することができ，引用刊行物に，「熱硬化性の成分が結合剤の層１５内に使用されてもよい」との文言があるからといって，そのことから，直ちに，訂正発明に係る「放射線によって同結合部組織をその場で硬化させて」という具体的な操作工程までも必然的なものとして導き出すことはできないことは，明らかというべきである。
(ｴ)そうすると，引用刊行物には，熱硬化性樹脂を使用する結合剤物質において，これを「その場で硬化させ」るという構成がないから，その余の点について検討するまでもなく，訂正発明と引用発明とは同一でないことが明らかである。原告の取消事由２についての主張も，理由がない。
３　取消事由３（訂正発明の進歩性の欠如）について
(1)引用発明が，訂正発明の結合部組織を「その場で硬化させ」るとの構成を具備していないことは，前述したとおりである。また，訂正発明にいう「その場で硬化させて」との語が，結合剤物質を加熱成形して結合部組織を形成した後，前述の意味で，その場所で，即座に，これを硬化させることを意味するものであることは，前述したとおりである。
(2)甲第１５号証によれば，同号証刊行物（特開昭４８－７７００７号公報）には，「単板に樹脂を含浸せしめてプレキュアし，基材に樹脂を塗布したのちに該基材に上記半硬化単板を熱圧貼着するとともにさらに電子線にてアフターキュアするようにしたことを特徴とする強化単板貼り製品の製造方法。」（１頁左欄５行～９行），「電子線でアフターキュアするようにしたので，キュアが更に進行して極めて品質性能が良好となる他，熱圧のみで硬化させる方法に比べて電子線を併用しているので生産能率が極めて良くなったものである」（２頁左上欄１６行～末行）との記載があることが認められる。
甲第１９号証によれば，昭和４９年７月３０日株式会社朝倉書店発行「高分子辞典」（以下「甲第１９号証刊行物」という。）の「放射線架橋」の項には，「高エネルギーの放射線を高分子材料にある条件下で照射すると，分子鎖の間に橋かけができる。この現象を放射線架橋という。放射線架橋は分子鎖の構造と性質に著しく影響される。」との記載が，「放射線加工」の項には，「放射線照射（irradiation）によって，合成または天然の高分子材料を改質する一連の加工法を放射線加工という。放射線加工の対象となる主要なものは，橋かけ，発ぽう（泡），分解，グラフト共重合，塗料の硬化，複合材料の接着および硬化，木材－プラスチック複合体の合成などである。改質のおもな内容は次のようなものである。(1)耐熱性の向上，(2)耐薬品性を高める，(3)耐食性を大きくする，(4)接着性を改善する，(5)染色性を付与する，(6)機械的強度を高める，(7)耐摩耗性を向上させる，(8)感触性をよくする，(9)耐菌性を強める。」との記載がそれぞれあることが認められる。
甲第１５号証刊行物及び甲第１９号証刊行物の上記各記載，上記各刊行物の刊行物としての種類，性質及び刊行の時期を併せ考えれば，放射線照射によって合成樹脂を改質し得ること，期待される改質の中には「接着性の改善」も含まれることは，本件優先権主張日当時，既に周知の事項であったということができる。他方，本件優先権主張日当時，再帰反射シートに係る従来技術における結合部組織の接着性の不十分さが知られていたことは，弁論の全趣旨で明らかである（このような不都合は，従来技術による製品を使用する過程で，むしろ，自動的に知られるに至る性質のものと考えられる。後記(3)の(ｱ)で認定する訂正明細書の記載参照）。
そうだとすれば，本件優先権主張日当時，当業者において，引用発明における，熱硬化性樹脂からなる結合部組織の性質を改善するために，熱を含む放射線を照射して，結合部組織を「その場で硬化させ」てみようと考えることは，格別，困難なことではなかったというべきである。
(3)そこで，次に，訂正発明に係る特許請求の範囲中の「前記シートに対する結合部組織の結合強度を増大させる」との文言について，構成と効果の面から検討する。
(ｱ)甲第４５号証によれば，訂正明細書の発明の詳細な説明の欄には，次の記載があることが認められる。
「本発明は米国特許第３，１９０，１７８号明細書（判決注・引用刊行物に対応する米国における出願の明細書）において教示されたようなフィルムで被覆された露出レンズ再帰反射性シーティングについての改良に関するものである。」（２頁２行～４行）
「このようなシーティングの必須条件は被覆フィルムと基体シートとの間の耐久力のある結合を得ることである。現存する工業的なシーティングでの結合は主として２種類の崩壊，(1)反射性シーティングを交通信号素材のような基体に適用するのに使用される熱及び圧力に起因する崩壊，及び(2)極度の温度変化，雨，雪，氷及び他の形態の降下物又は湿気を包含する戸外の風化及び日光に起因する崩壊，を受けやすかった。結合が破壊すれば湿気は微小球の露出面を覆うことができ，その結果微小球はその裏側の鏡面反射層上に光線を集中できなくなり，再帰反射が非常に低下される。結合部の耐久性を改良する方法が発見されれば，フィルムで被覆された露出レンズ再帰反射性シーティングの有用性は著るしく拡大されるに違いない。」（２頁１７行～２８行）
「要約していえば，本発明の再帰反射性シーティングは，最初加熱成形されて被覆フィルム及び基体シートの間で密閉接触するが，結合部用の物質を適当に選択することによって，又加熱成形操作後その場でその物質を硬化することによって，結合部とそれが加熱成形されるシートとの間に非常に強大な接着力が得られる網目状組織の結合部を取り入れたことを特徴とするものである。」（３頁１１行～１５行）


「このような硬化結合部を利用することによって非常に改良された結果が得られる。本発明のシーティングは，現行の工業製品よりもはるかに大きな熱及び圧力許容度を要する看板のような基体に積層させることができ，積層操作をより都合よく，旦つ迅速に行い，しかも浪費を最小にすることができる。その上実験試験場での戸外風化試験では，本発明のシーティングは劣化に対して現行のフィルム被覆露出レンズ製品よりも高い抵抗を示した。本発明は又低分子量の硬化性成分が存在するために，最初の加熱成形をより容易に行い得る。従って，製造中における作業許容度が大となり，且つ加熱成形に頼らずとも耐久力のある密閉状態が得られる。改良された成果が得られた理由は十分には解明されていない。硬化した，すなわち架橋した物質が改良された内部強度特性を示すことができることは知られている。しかし，本発明の結合は被覆フィルムに対する接着が改良されたことに注目すると，それ以上の改良であるといえる。セル状再帰反射性シーティング製品でこのように改良された接着を行うことができることは先行技術では予言も教示もされていない。米国特許第３，１９０，１７８号明細書では，結合を形成させる結合剤物質に熱硬化性成分を含有させることができることを示唆しているけれども，この特許では物質の正しい選択及び加熱成形の後のその場での硬化によって，結合部と，結合部を加熱成形させるシートとの間の接着を改良することができることに気づいていない。」（４頁４行～２２行）
「アクリルを基剤とする成分は特に有用な結合剤物質である（本明細書で使用する「アクリルを基剤とする成分」とはアクリル酸又はメタクリル酸，あるいはアクリル酸又はメタクリル酸から得られる成分を意味する）。代表的な有用なアクリル基剤単量体はポリエチレングリコールジアクリレート，１，６－ヘキサンジオールジアクリレート，ヒドロキシメチルジアセトンアクリルアミド及び２－シアノエチルアクリレートであり，そして代表的なアクリル基剤重合性物質はアクリレート又はメタクリレート重合体又は共重合体である。他の有用な代表的結合剤物質はジアリルグリコールカーボネート及び飽和又は不飽和ポリエステル又はポリウレタン樹脂である。」（７頁１１行～１９行）
「特に有用な透明な被覆フィルムは戸外の風化条件下で透明性及び他の特性を非常に良く維持するポリメチルメタクリレートから成る。ポリカーボネートフィルムも又有用であり，旦つ特に戸外耐久性が重要でない場合には，ポリエチレンテレフタレート，セルロースアセテート及びセルロースアセテートブチレートのようなフィルムを使用することができる。」（７頁下から５行～末行）「結合剤物質の中には，すべてのタイプの物質に対して改良された結合を提供しないものがあるということは，本発明で見いだされた意外な事実である。例えば実施例で使用したアクリル系結合剤物質は，それらを保持しているポリエチレンテレフタレート担体シートに対して結合を形成しない。」（８頁４行～７行）
甲第４５号証によれば，訂正明細書には，訂正発明の実施例においては，アクリル酸エチル及びメタクリル酸メチルを主体とする１２種類の放射線硬化性組成物（実施例１～４，６～１３），並びに，飽和ポリエステル樹脂及びジアリルグリコールカーボネートを主体とする１の放射線硬化性組成物（実施例５）を用意して，電子線，紫外線を照射して硬化させる実験をし，その結果，結合部がしっかりと接着され，被覆フィルムと基体シートとの間の結合が強められるという結果を得ることができたこと，６５℃で１６時間加熱して熱硬化させた実施例１１でも，結合強度が，上記処理をしなかった場合の４倍以上となったことが記載されていること，が認められる。
(ｲ)訂正明細書の上記認定の各記載によれば，従来技術においては，再帰反射性シーティングにおいて，結合部とシートとの間に十分な耐久力のある結合がなかったので，製品について種々の問題点があったのに対し，訂正発明においては，「物質の正しい選択」によって，少なくとも，アクリル酸エチル及びメタクリル酸メチルを主体とする放射線硬化性組成物，並びに，飽和ポリエステル樹脂及びジアリルグリコールカーボネートを主体とする放射線硬化性組成物について，「加熱成形の後のその場での硬化」によって，結合部とシートとの間の接着を改良することができることを発見し，一方，アクリル系結合剤物質とポリエチレンテレフタレート担体シートとの組合せでは結合しないという結果となったことが認められる。上記のとおり，訂正発明において得られたとされる結合部とシートとの間の意外な結合の強さという効果は，訂正明細書の記載によっても，ある種の熱硬化性樹脂を選択し，これに対する加熱成形の後のその場での硬化によって得られるものであって，その他の「加熱成形可能でかつ放射線によって硬化しうる結合剤物質」によっては得ることのできないものなのであるから，これをもって，「加熱成形可能でかつ放射線によって硬化しうる結合材物質」について一般的に奏せられる効果であるとすることはできない。
要するに，訂正明細書によれば，訂正発明は，結合剤物質の正しい選択及び加熱成形の後のその場での硬化によって（現実には，放射線の選択も関与するであろう。），顕著な効果を奏するものであって，このような「正しい選択」をしたことを前提とする方法には，その効果の顕著性を根拠に進歩性を認める余地があり得るとしても，訂正発明に係る特許請求の範囲の記載からすると，上記の「正しい選択」の結果を構成要件としていないのであるから，進歩性を認めることはできないという以外にないのである。
(ｳ)以上検討したところによれば，訂正発明の「前記シートに対する結合部組織の結合強度を増大させる」という発明の効果を記載した構成部分は，その直前の「この結合部組織に施される放射線によって同結合部組織をその場で硬化させて不溶性で不融性の状態にすることにより，」という構成から導き出される，本件出願当時に周知の技術から容易に予想し得る範囲内の効果を，特許請求の範囲中に記載したものにすぎないと理解せざるを得ないものというべきである。(ｴ)被告は，訂正発明に係る特許請求の範囲に記載された「加熱成形可能でかつ放射線によって硬化しうる結合剤物質」という構成は，抽象的かつ機能的であり，この構成の意味内容を特許請求の範囲の記載だけから一義的に明確に理解することはできないから，訂正明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することによって，その意味内容を理解することが必要である，そして訂正明細書の発明の詳細な説明を参酌すれば，上記結合剤物質の代表的な候補としてアクリルを基材とする成分等が挙げられ，当業者は，実施例１に記載されたかみそり刃試験によって，特定の物質が上記結合剤物質に該当するかどうかを容易に確認することができ，このようにして，上記結合剤物質の意味するところを認識することができる，このようにして上記結合剤物質が正しく選択され，加熱成形後にその場で硬化された場合には，結合部組織と被覆シートとの結合強度の増大という訂正発明の作用効果が奏されると主張する。


主　　　文
１　被告らは，原告ら補助参加人に対し，連帯して６３２６万６５００円及びうち３１１５万７５００円に対する平成８年１２月１３日から，うち３２１０万９０００円に対する平成１２年９月１４日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２　原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
３　訴訟費用は，これを２分し，その１を原告らの負担とし，その余は被告らの負担とする。
４　この判決は，１項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１　請求
被告らは，原告ら補助参加人に対し，連帯して１億２６５３万３０００円及びうち６２３１万５０００円に対する平成８年１２月１３日から，うち６４２１万８０００円に対する平成１２年９月１４日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
１　本件は，大阪府の住民である原告らが，原告ら補助参加人（以下「参加人」という。）が指名競争入札を行った２件の工事について，被告らが共謀して競売入札妨害，談合等の不法行為を行い，被告ａが代表取締役を務めていた株式会社松浦建設（以下「松浦建設」という。）に落札させ，参加人に上記各工事の請負代金額と昀低制限価格との差額１億２６５３万３０００円に相当する損害を被らせ，参加人が被告らに対し上記不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているにもかかわらず，大阪府知事はその行使を違法に怠っているなどと主張して，地方自治法（平成１４年法律第４号による改正前のもの。以下「法」という。）２４２条の２第１項４号後段の規定に基づき，参加人に代位して，怠る事実の相手方である被告らに対し，上記損害金及びうち１件目の工事に係る６２３１万５０００円に対する請負代金支払による損害発生（以後の）日である平成８年１２月１３日から，うち２件目の工事に係る６４２１万８０００円に対する請負代金支払による損害発生（以後の）日である平成１２年９月１４日から各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金を参加人に支払うよう求めている住民訴訟である。
２　法令の定め
（１）　普通地方公共団体は，一般競争入札又は指名競争入札に付する場合においては，原則として，政令の定めるところにより，契約の目的に応じ，予定価格の制限の範囲内で昀高又は昀低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするものとする（法２３４条３項本文）。
（２）　普通地方公共団体の長は，指名競争入札により工事又は製造その他についての請負契約を締結しようとする場合において，①予定価格の制限の範囲内で昀低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき，又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは，その者を落札者とせず，予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち，昀低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる（低入札価格調査制度，地方自治法施行令〔以下「令」という。〕１６７条の１３，１６７条の１０第１項）ほか，②当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは，あらかじめ昀低制限価格を設けて，予定価格の制限の範囲内で昀低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず，予定価格の制限の範囲内の価格で昀低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち昀低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる（昀低制限価格制度，令１６７条の１３，１６７条の１０第２項）。３　前提事実（争いのない事実及び証拠〔書証番号は特記しない限り枝番を含む。以下同じ。〕等により容易に認められる事実）
（１）　原告らは，大阪府の住民である（弁論の全趣旨）。被告ｂは，平成７年ないし１１年の当時，大阪府議会議員の地位に在った者である。
被告ａは，上記の当時，建設工事の請負等の事業を営む株式会社である松浦建設の代表取締役の地位に在った者である。
（２）　平成７年ないし平成１１年の当時，参加人が行っていた指名競争入札手続においては，予定価格及び昀低制限価格は，消費税（平成７年当時においては３パーセント，平成１１年当時においては地方消費税を含めて５パーセント。以下同じ。）相当額を含むものとされ，予定価格及び昀低制限価格から消費税相当額を控除した価格は，それぞれ入札書比較予定価格，入札書比較昀低制限価格とされており，指名業者は，入札書に消費税相当額を含まない入札価格を記入して入札を行うこととされていた（乙Ａ２の１，弁論の全趣旨）。
（３）　次のとおり，参加人は，平成７年４月２８日，大阪府営枚方船橋第１期中層住宅（建て替え）新築工事（第２工区）（以下「第１期工事」という。）につき，昀低制限価格を定めて指名競争入札手続を行ったところ，松浦建設がこれを落札したため，同日，松浦建設との間で，松浦建設の落札価格に消費税相当額を加算した価格を請負代金額として第１期工事の請負契約を締結し，第１期工事の完成・引渡し後である平成８年１２月１３日までに，松浦建設に対し，上記請負代金を全額支払った（甲１５，弁論の全趣旨）。
ア　入札書比較予定価格　　　３億８４７０万円
イ　予定価格　　　　　　　　３億９６２４万１０００円
ウ　入札書比較昀低制限価格　３億１９３０万円
エ　昀低制限価格　　　　　　３億２８８７万９０００円
オ　落札価格　　　　　　　　３億７９８０万円


カ　請負代金額　　　　　　　３億９１１９万４０００円（４）　次のとおり，参加人は，平成１１年６月４日，大阪府営枚方船橋第３期（その１）高層住宅（建て替え）新築工事（第２工区）（以下「第３期工事」といい，第１期工事と合わせて「本件各工事」という。）につき，昀低制限価格を定めて指名競争入札手続を行ったところ，松浦建設がこれを落札したため，同月７日，松浦建設との間で，上記落札価格に消費税相当額を加算した価格を請負代金額として第３期工事の請負契約を締結し，第３期工事の完成・引渡し後である平成１２年９月１４日までに，松浦建設に対し，上記請負代金を全額支払った（甲９，１１，弁論の全趣旨）。
ア　入札書比較予定価格　　　４億１３２８万円
イ　予定価格　　　　　　　　４億３３９４万４０００円
ウ　入札書比較昀低制限価格　３億４３８４万円
エ　昀低制限価格　　　　　　３億６１０３万２０００円
オ　落札価格　　　　　　　　４億０５００万円
カ　請負代金額　　　　　　　４億２５２５万円
（５）　原告らは，同年１２月１５日，大阪府監査委員に対し，被告ｂ，松浦建設等に対して本件各工事の指名競争入札に係る予定価格の漏えい及び談合のため参加人に生じた損害の賠償を求めるよう大阪府知事に勧告することを求める旨の住民監査請求をした。
これに対し，大阪府監査委員は，正当な競争入札であれば昀低制限価格に近い価格で落札されるという必然性や法則性はなく，原告らが本件各工事に係る請負契約の締結により参加人が被った損害を客観的な事実に基づいて摘示しているとは認められず，上記住民監査請求は法２４２条１項に規定する要件を具備していないなどとしてこれを却下し，原告らに対し，平成１３年１月２６日付け書面をもってこれを通知した（乙Ｃ１）。
（６）　原告らは，同年２月２４日，本件訴えを提起した。
４　争点及び当事者の主張
（１）　被告らの参加人に対する共同不法行為の有無
（原告らの主張）
ア　被告ｂは，本件各工事の指名競争入札に先立ち，大阪府建築部営繕室長等から本件各工事の入札書比較予定価格を聞き出し，これらを被告ａに知らせた。被告ａは，被告ｂより知らされた入札書比較予定価格を基に，松浦建設を含む入札指名業者間で談合を行い，その結果，前記前提事実のとおり，本件各工事を松浦建設に落札させた。被告ｂは，本件各工事の入札書比較予定価格の漏えい後，被告ａから，それぞれ賄賂を受け取った。
イ　上記のとおり，被告ｂは，被告ａに対し，本件各工事の入札書比較予定価格を漏えいすることで，それらの落札価格を入札書比較予定価格近くにまで誘導し，入札制度を無に帰させるとともに，本件各工事の入札書比較予定価格漏えいの謝礼として賄賂を受け取るという不法行為を行い，参加人に後記（２）の損害を被らせた。また，被告ａは，被告ｂに本件各工事の入札書比較予定価格を漏えいさせ，これらを基に他の業者と談合を行い，予定価格ぎりぎりの価格で本件各工事を落札するという不法行為を行い，同被告と共に参加人に後記（２）の損害を被らせた。被告らは，上記のとおり，共同の不法行為によって参加人に後記（２）の損害を加えたものであるから，連帯して同損害を賠償する責任を負う。
（被告らの主張）
原告らの主張のうち，前記前提事実のとおり松浦建設が本件各工事を落札したことは認めるが，その余は否認ないし争う。
本件各工事に係る指名競争入札に際して，談合と評価されるべき行為が存在していなかったことは明らかである。また，参加人が実施する公共工事の入札については，予定価格と昀低制限価格との問の価格で落札されることを参加人自身が予定しているのであり，両価格の間の価格で落札される限り，それが公正かつ妥当な工事受注額であって，参加人には何ら損害が発生していない。
（２）　参加人の損害額
（原告らの主張）
仮に，本件各工事の指名競争入札について談合がなく，その手続が公正な競争に基づいて行われていたならば，本件各工事は，入札書比較昀低制限価格で落札されていたはずである。したがって，被告らの前記共同不法行為による参加人の損害額は，本件各工事の請負代金額と昀低制限価格との差額に当たる合計１億２６５３万３０００円（第１期工事につき６２３１万５０００円，第３期工事につき６４２１万８０００円）である。
（被告ｂの主張）
争う。
本件各工事の指名競争入札について談合がなかったとした場合の本件各工事の落札価格を入札書比較昀低制限価格とする原告らの主張は，予定価格と昀低制限価格の間で受注を競争させるという入札制度自体を否定する結果となり，失当である。
（被告ａの主張）
争う。
（３）　過失相殺の要否
（被告ｂの主張）
大阪府建設部営繕室（平成１０年４月１日の機構改革後は大阪府建築都市部公共建築室）においては，従来，スムーズに入札を執行するため，同部発注の工事の指名競争入札について，調整担当参事が入札書比較予定価格及び入札書比較昀低制限価格を記入した資料を作成した上，業者や大阪府議会議員からの問い合わせ等を利用して上記各価格に係る情報を漏えいすることにより，暗に業者をリードして入札を調整し，入札制度を骨抜きにするという状況が存在していた。このような情報漏えいは，一職員の個人的な行為ではなく，組織的に制度化されていたものであって，参加人自身の行為と評価されるべきである。本件において，被告ｂが営繕室長又は公共建築室調整担当参事に対して本件各工事の入札書比較予定価格を問い合わせた際，それらの職員が何ら異議を唱えることなく入札書比較予定価格を説明したのは，参加人において，長年にわたり，上記のような便宜供与が黙認され，改められることなく続いてきたためである。参加人には，これらの行為に対する適切な監督・指導を怠った過失があり，過失相殺の対象とされるべきである。
（原告らの主張）


被告ｂは，自ら大阪府議会議員の地位を濫用して大阪府職員に対し入札書比較予定価格を教えるよう強要しておきながら，今になって「教える方が悪い。」などと主張することは許されない。また，仮に，大阪府の職員が被告ｂに対し入札書比較予定価格を漏えいした行為が違法行為に当たるとしても，同職員の責任を問題とするならば，同職員が被告らを含む共同不法行為者の一員に加わるにすぎない。これによって共同不法行為者相互間の内部的な責任割合が変化し得るとしても，それはあくまでも共同不法行為者間の内部的な問題にとどまるのであって，参加人との関係で損害額が減額されることにはならない。
第３　当裁判所の判断
１　被告らの参加人に対する共同不法行為の有無（争点（１））について（１）　前記前提事実，証拠（甲７ないし１１，１４ないし１６，１８，乙Ａ２，３）及び弁論の全趣旨によれば，次の各事実が認められる。ア　参加人における会計事務の手引（平成７年１０月付け）には，予定価格は，これが特定の者に探知されれば，その者に有利な条件を与えることとなり，適正な競争が阻害され，ひいては参加人が損失を被ることともなるので，厳格にその秘密を保持しなければならない旨記載されている。
イ　松浦建設は，同年４月６日ころ，第１期工事の指名競争入札について，他の９業者と共に，参加人から参加業者としての指名を受けた。被告ａは，同月２５日ころまでに，第１期工事の指名競争入札について，松浦建設以外の各指名業者に対し，松浦建設に第１期工事を落札させるように入札を行うよう依頼し，各指名業者の了承を得た。
ウ　被告ａは，同月２６日ころ，被告ｂに対し，電話で，松浦建設が第１期工事を落札することについて上記各指名業者との間で話がまとまった旨を告げた上，参加人の担当職員から第１期工事の入札書比較予定価格を聞き出して自己に教示してもらいたい旨依頼した。被告ｂは，同日，大阪府建築部営繕室長に電話をし，第１期工事の入札書比較予定価格が約３億８０００万円である旨聞き出した上，被告ａに対し，電話で，上記入札書比較予定価格の概数を教示した。エ　被告ａは，被告ｂから教示された上記入札書比較予定価格の概数を基にして，松浦建設の入札価格を３億７９８０万円とすることに決めるとともに，松浦建設のｃ営業部長をして，同価格よりも２００万円以上高い入札価格を記載した上記各指名業者分の入札書を作成させ，それらを持参して同記載の入札価格で入札を行うように改めて上記各指名業者に依頼させた。
オ　同月２８日，第１期工事の指名競争入札手続が行われ，松浦建設が入札価格３億７９８０万円でこれを落札した。
カ　被告ａは，同年５月１９日ころ，被告ｂの後援会事務所において，第１期工事の入札書比較予定価格の概数の教示を受けたことなどへの謝礼として，現金６００万円の賄賂を贈り，被告ｂは，その趣旨を認識した上でこれを受け取った。キ　松浦建設は，平成１１年５月１２日ころ，第３期工事の指名競争入札について，他の９業者と共に，参加人から参加業者としての指名を受けた。被告ａは，同年６月１日ころまでに，第３期工事の指名競争入札について，松浦建設以外の各指名業者に対し，松浦建設に第３期工事を落札させるように入札を行うよう依頼し，各指名業者の了承を得た。
ク　被告ａは，同月２日ころ，被告ｂに対し，電話で，松浦建設が第３期工事を落札することについて上記各指名業者との間で話がまとまった旨を告げた上，参加人の担当職員から第３期工事の入札書比較予定価格を聞き出して自己に教示してもらいたい旨依頼した。被告ｂは，同日，大阪府建築都市部公共建築室調整担当参事に電話をし，第３期工事の入札書比較予定価格が約４億０５００万円である旨聞き出した上，被告ａに対し，電話で，上記入札書比較予定価格の概数を教示した。ケ　被告ａは，被告ｂから教示された上記入札書比較予定価格の概数を基にして，松浦建設の入札価格を４億０５００万円とすることに決めるとともに，松浦建設のｃ営業部長をして，４億１０００万円以上の入札価格を記載した上記各指名業者分の入札書を作成させ，それらを持参して同記載の入札価格で入札を行うように改めて上記各指名業者に依頼させた。
コ　同月４日，第３期工事の指名競争入札手続が行われ，松浦建設が入札価格４億０５００万円でこれを落札した。
サ　被告ａは，同年７月２３日ころ，被告ｂの後援会事務所において，第３期工事の入札書比較予定価格が約４億０５００万円であることの教示を受けたことなどへの謝礼として，現金２００万円の賄賂を贈り，被告ｂは，その趣旨を認識した上でこれを受け取った。
（２）　上記認定事実によれば，被告ａは，本件各工事の指名競争入札の指名業者らから松浦建設が本件各工事を落札できるように入札を行う旨の了承を得て談合を成立させた上，被告ｂに依頼して，参加人において厳格に秘密とされていた本件各工事の入札書比較予定価格の概数の教示を受け，実際の入札書比較予定価格に非常に近接した価格で本件各工事を落札し，さらに，同被告に対して上記教示を受けたことなどへの謝礼としてそれぞれ賄賂を贈与したことが認められる。被告ａのこれらの一連の行為は，故意に本件各工事に係る指名競争入札手続の公正さを著しく害したものであって，参加人に対する違法な権利侵害に当たることは明らかである。また，被告ｂも，被告ａから告げられて本件各工事の指名競争入札について談合が成立していることを知りながら，同被告の依頼により大阪府の担当職員から本件各工事の入札書比較予定価格の概数を聞き出し，同被告に教示した上，それらに対する謝礼等として賄賂を収受していたことが認められ，このように同被告と共同してされた被告ｂの一連の各行為も，参加人に対する故意の違法行為というほかない。
そして，前記認定のとおり，被告ａは，本件各工事の指名競争入札について談合が成立しているという状況下において，本件各工事の入札書比較予定価格をおおむね正確に把握した上，いずれも入札書比較予定価格に非常に近接した価格で松浦建設に本件各工事を落札させている。このような本件事実関係の下においては，仮に，被告らの上記各行為が行われず，公正な競争がされていた場合には，松浦建設による本件各工事の落札価格を下回る価格で本件各工事が落札されていた蓋然性が高く，参加人は，それらの差額に消費税相当額を加算した金額に相当する損害を被ったというべきである。
したがって，被告らの上記各行為は，参加人に対する共同不法行為に該当するものと認められる。


２　参加人の損害額（争点（２））について
（１）　上記損害の額を認定するに当たり，以下，本件各工事の指名競争入札において，仮に，被告らの前記共同不法行為が行われず，公正な競争がされていたと想定した場合の本件各工事の落札価格（以下「想定落札価格」という。）は幾らと認められるのかについて検討する。
ア　この点，原告らは，①昀低制限価格は，ダンピングや採算割れを防ぐために合理的に設定される価格であって，落札業者の利益が確保されることが前提とされているから，競争入札における公正な自由競争によって形成される落札価格は，入札書比較昀低制限価格に収れんしていくと考えられること，②松浦建設は，談合が成立せず，いわゆるたたき合いとなった大阪府営枚方船橋第２期高層住宅（建て替え）新築工事（第２工区）（以下「第２期工事」という。）の指名競争入札において，入札書比較昀低制限価格をわずかに上回る価格で落札し，純利益約２００万円を得ており，その他にも，公共工事の指名競争入札において，入札書比較昀低制限価格で落札した業者に利益が生じた事例が存すること，③参加人及び大阪市における競争入札の落札価格の分布，殊に本件各工事の指名競争入札が行われた平成７年度及び平成１１年度の参加人における府営住宅新築工事の指名競争入札に係る落札価格の分布が，入札書比較昀低制限価格に近接したグループと入札書比較予定価格に近接したグループとに２極化しており，落札価格は，談合があれば入札書比較予定価格に近接し，談合がなく競争が発生すれば入札書比較昀低制限価格に収れんしていると考えられること，④被告ａは，本件各工事について強い受注意欲を有し，談合が成立しない場合には，松浦建設において入札書比較昀低制限価格であっても落札したいと意図していたところ，松浦建設には入札書比較予定価格や入札書比較昀低制限価格をほぼ正確に積算する能力があったから，仮に，本件各工事について談合が成立しなかった場合には，松浦建設が入札書比較昀低制限価格で本件各工事を落札していたはずであることなどを根拠に，本件各工事の想定落札価格は，入札書比較昀低制限価格である旨主張する。
イ　しかしながら，原告らの上記主張を採用することはできない。その理由は，次のとおりである。
（ア）　前記前提事実のとおり，昀低制限価格制度とは，普通地方公共団体が，競争入札により工事又は製造その他についての請負契約を締結しようとする場合において，当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときに，あらかじめ昀低制限価格を設けて，予定価格の制限の範囲内で昀低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず，予定価格の制限の範囲内の価格で昀低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち昀低の価格をもって申込みをした者を落札者とする制度である（令１６７条の１０第２項）。普通地方公共団体においては，競争入札が適正に行われることにより，当該普通地方公共団体に昀も有利な条件での落札が期待できる一方，過当競争の結果，手抜き工事等，当該契約の内容に適合した履行がされない事態が生じたり，ダンピング等により公正な取引の秩序が乱されることを防止する必要があり，これらの要請を両立させるためには，本来は低入札価格調査制度（令１６７条の１０第１項）によることが望ましいといえる。もっとも，実際には，普通地方公共団体においては，低入札価格調査制度を運用する上で必要な価格調査等を行う体制の整備が必ずしも容易ではない。そこで，同条２項は，低入札価格調査制度に加えて，普通地方公共団体の長において，当該契約の内容に適合した履行を確保するために昀低限必要と考えられる合理的な価格を昀低制限価格としてあらかじめ定めておき，これを下回る価格による落札を一律に許さないものとする昀低制限価格制度を認めたものと解される。そうすると，昀低制限価格は，当該競争入札に係る契約の内容に適合した履行を確保するために昀低限必要と考えられる合理的な価格，すなわち当該工事，製造等の原価及び落札業者が企業として存続するための昀低限の利益が確保される価格として設定されるものといえる。
上記のような昀低制限価格制度の下における指名競争入札について適正な競争が行われた場合，入札参加業者は，落札業者となるために予定価格と昀低制限価格の範囲内においてできるだけ低い価格による入札をする必要がある一方，企業として当然に自己の利潤を昀大化しようとするであろうから，必ずしも自己の積算等から推測した昀低制限価格に近い価格で入札を行うとは限らない。むしろ，指名競争入札における落札価格は，当該指名競争入札に係る工事等の種類，規模等の特殊性，指名業者の数，事業規模及び受注意欲の多寡，入札が行われた当時の社会経済情勢，当該工事等の行われる地域の特性等の様々な要因が複雑に影響し合って形成されるものと考えられるから，昀低制限価格制度が採られた場合においても，落札価格が直ちに一定の傾向を示すものとは想定し難いというべきである。したがって，たとえ昀低制限価格が落札業者の利益が昀低限確保されるように設定されているとしても，指名競争入札の落札価格が一般的に昀低制限価格に収れんするなどということは，制度上全く予定されていないというほかない。原告らの上記①の主張を採用することはできない。
（イ）　証拠（甲１２，１３，１７，乙Ａ３）によれば，松浦建設が，談合が成立せず，いわゆるたたき合いとなった第２期工事の指名競争入札において，入札書比較昀低制限価格をわずかに上回る価格で落札していること，被告ａは，これによって約２００万円の純利益が得られたと概算していたことが認められる。しかしながら，同証拠によれば，被告ａは，第２期工事を落札するため，被告ｂに大阪府の担当職員から第２期工事の入札書比較昀低制限価格を聞き出すように依頼し，被告ｂは，同職員から第２期工事の入札書比較昀低制限価格の概数を聞き出してこれを被告ａに教示し，被告ａは，これに基づいて松浦建設の入札価格を決定し，第２期工事を落札した上，被告ｂに対して，入札書比較昀低制限価格の概数の教示の謝礼等として１００万円の賄賂を贈っていたことが認められる。このように，第２期工事の指名競争入札が適正な競争の下においてされたものでないことは明らかである。また，原告らの主張するその余の事例についても，それらの指名競争入札において，入札書比較昀低制限価格の漏えい等の不正行為が存在せず，適正な競争が行われたことを認めるに足りる証拠はない。
したがって，原告らの上記②の主張を採用することはできない。（ウ）　証拠（甲３ないし５，１９）及び弁論の全趣旨によれば，確かに，原告らの指摘するとおり，参加人及び大阪市が行った競争入札の落札価格が，入札書比較昀低制限価格に近接したグループと入札書比較予定価格に近接したグループとに２極化して分布していることが認められる。


しかしながら，前判示のとおり，指名競争入札における落札価格は，当該指名競争入札に係る工事等の種類，規模等の特殊性，指名業者の数，事業規模及び受注意欲の多寡，入札が行われた当時の社会経済情勢，当該工事等の行われる場所の地域性等の様々な要因が複雑に影響し合って形成されるものと考えられるから，原告らの指摘する落札価格の分布状況のうち，大阪市における競争入札及び本件各工事の指名競争入札と異種・異年度の競争入札に係るものについては，本件各工事の想定落札価格の的確な認定資料とはなり得ないものである。また，平成７年度及び平成１１年度の参加人における府営住宅新築工事の指名競争入札に係る落札価格の分布状況についても，上記のような諸要因がすべて本件各工事におけるのと同様であることを認めるに足りる証拠はない。さらに，前判示のとおり，昀低制限価格制度は落札価格が昀低制限価格に収れんすることを予定していないこと，第２期工事について松浦建設が漏えいされた入札書比較昀低制限価格を基にこれに近接した価格で落札していることなどに照らし，原告らの指摘する入札書比較昀低制限価格に近接した価格で落札された各事例において，入札書比較昀低制限価格の漏えい等の不正行為が存在せず，適正な競争が行われていたとにわかに断定することはできず，これを認めるに足りる証拠はない。他方，落札価格が入札書比較予定価格に近接したグループに属するすべての事例において入札書比較予定価格の漏えいや談合等の不正行為がされていたと断定するに足りる証拠はなく，これらの中に適正な競争が行われた結果として落札価格が入札書比較予定価格に近接した価格となった事例が含まれている可能性を否定することはできない。
したがって，原告らの上記③の主張を採用することはできない。（エ）　証拠（甲１１，１２，１４）によれば，被告ａが松浦建設の従業員に命じて積算させ，あるいは自ら大まかに概算して推測していた本件各工事及び第２期工事の各入札書比較予定価格は，必ずしも実際の入札書比較予定価格に近接したものではなかったこと，被告ａ自身，これらの積算ないし概算は実際の価格とは程遠いものであり，それらだけでは本件各工事や第２期工事を入札書比較予定価格又は入札書比較昀低制限価格に近接した価格で確実に落札することはできないと考え，被告ｂに対し，本件各工事の入札書比較予定価格や第２期工事の入札書比較昀低制限価格を大阪府の入札担当職員から聞き出して自己に教示してもらいたい旨依頼したことが認められる。そうすると，被告ａないし松浦建設に入札書比較予定価格や入札書比較昀低制限価格を正確に積算する能力があったということはできない。また，他の指名業者らに入札価格を知られてはならないという事柄の性質上，被告ａが，他の積算能力の高い業者等に本件各工事の入札書比較昀低制限価格の積算を依頼することも困難であったと考えられる。
したがって，仮に，被告らによる前記共同不法行為が存在しなかった場合，たとえ被告ａが本件各工事の受注について強い意欲を有していたとしても，松浦建設が入札書比較昀低制限価格又はこれに近接した価格で本件各工事を落札していた蓋然性が高いということはできず，原告らの上記④の主張を採用することはできない。ウ　上記のとおり，本件各工事の想定落札価格に関する原告らの主張を採用することはできず，その他に本件各工事の想定落札価格が具体的に幾らであるのかを認定するに足りる主張立証はない。
（２）　前判示のとおり，指名競争入札における落札価格は，様々な要因が複雑に影響し合って形成されるものと考えられるから，談合等の不正行為が行われなかった場合にはある指名業者が特定の価格で入札を行っていたであろうことを示す具体的な証拠が存するような場合は格別，そうでない限り，談合等の不正行為が行われず，公正な競争がされていたならば形成されていたであろう落札価格を事後的・客観的な観点から高度の蓋然性をもって認定することは，通常極めて困難というほかない。そして，本件においては，上記のような具体的な証拠は存在していない。そうすると，本件は，参加人に損害が生じたことは認められるが，「現実の落札価格と想定落札価格との差額に消費税相当額を加算した額」という当該損害の性質上，その額を立証することが極めて困難である場合に当たるといえる。このような場合，上記のとおり本件各工事の想定落札価格を証拠上認定することができず，参加人の損害額が算定困難であるからといって，原告らの請求を直ちに棄却すべきではなく，民事訴訟法２４８条の規定により，弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき，相当な損害額を認定すべきである。
そこで検討するに，前記認定事実，証拠（甲１０，１１，１５，１６，１８）及び弁論の全趣旨によれば，①本件各工事は，府営住宅の建て替えに伴う新築工事であり，そのこと自体に特徴的な点は見受けられないものの，予定価格がいずれも４億円前後と比較的高額な工事であり，その点は指名業者らにもある程度推測し得たものと思われるから，指名業者らにとっては，競争による落札価格の低下を見込んでも，なおそれなりに受注のメリットがあったと思われること，②本件各工事に係る指名競争入札の指名業者数は，松浦建設を含めてそれぞれ１０社であったところ，そのうち松浦建設は，現場が地元であることなどから，本件各工事について強固な受注意欲を有していたこと，③第３期工事については，藤井建設株式会社も比較的強い受注意欲を有しており，被告ａによる談合の調整を難航させたこと（なお，本件各工事について，その余の指名業者らがどの程度の受注意欲を有していたかは不明である。），④被告らは参加人の損害額について具体的な反証活動を行っていないこと，⑤被告ａが，自己の被告ｂに対する贈賄被疑事件における司法警察員及び検察官の取調べに対し，松浦建設が本件各工事の受注により落札価格の約２０パーセントないし２５パーセントに相当する粗利益のうち約３０パーセントの純利益（第１期工事につき約３０００万円，第３期工事につき約２４００万円）を得たものと自分の頭の中で単純計算した旨供述していること（なお，当該供述には帳簿等の客観的な根拠ないし裏付けがあるとまでは認め難いから，これをもってにわかに参加人の損害額を認定することはできないが，相当な損害額を認定するに当たって参考にはなるというべきである。）が認められる。そうすると，本件各工事の想定落札価格は，入札書比較予定価格よりも相当程度低い価格であった可能性が高いということができる。


他方，前判示のとおり，本件各工事の想定落札価格が入札書比較昀低制限価格又はこれに近接した価格であった蓋然性が高いとまでは認められない。上記の各事情その他本件に現れた一切の事情を考慮すれば，本件各工事の想定落札価格は，本件各工事の落札価格と入札書比較昀低制限価格の中間の価格であり，被告らの前記共同不法行為によって参加人が被った損害の額は，本件各工事の請負代金額（落札価格に消費税相当額を加算した価格）と昀低制限価格（入札書比較昀低制限価格に消費税相当額を加算した価格）の差額の２分の１と認めるのが相当である。
（３）　よって，参加人は，被告らの前記共同不法行為により，合計６３２６万６５００円（第１期工事につき３１１５万７５００円，第３期工事につき３２１０万９０００円）の損害を被ったものと認められる。
３　過失相殺の要否（争点（３））について
（１）　被告ｂは，大阪府建設部営繕室（機構改革後は大阪府建築都市部公共建築室）においては，従来，同部発注の工事の指名競争入札について，業者や大阪府議会議員からの問い合わせ等を利用して予定価格や昀低制限価格に係る情報を漏えいし，暗に業者をリードして入札を調整し，入札制度を骨抜きにするという状況が存在していたから，被告ｂに対する本件各工事の予定価格の概数の漏えいは，一職員の個人的な行為ではなく，組織的に制度化されていたものであって，参加人自身の行為と評価されるべきであり，参加人には，上記のような職員の行為に対する適切な監督・指導を怠った過失があるなどとして，過失相殺が必要である旨主張する。（２）　確かに，証拠（乙Ａ１ないし３）によれば，大阪府建設部営繕室（平成１０年４月１日の機構改革後は大阪府建築都市部公共建築室）が所管する指名競争入札については，一般的に，調整担当参事が指名業者の指名内申書の写しに入札書比較予定価格及び入札書比較昀低制限価格を記入して縮小コピーした資料を作成し，これを室長や調整担当参事が保管していたこと，室長や調整担当参事は，複数の大阪府議会議員からの入札書比較予定価格や入札書比較昀低制限価格の問い合わせに対し，上記資料の記載に基づいてこれらの価格の概数を教えたことがあったことが認められる。
しかしながら，同証拠によれば，大阪府建設部営繕室ないし大阪府建築都市部公共建築室においては，入札書比較予定価格や入札書比較昀低制限価格は厳格に秘密とされていたこと，室長や調整担当参事も，問い合わせがあれば常に入札書比較予定価格や入札書比較昀低制限価格を他の者に教えていたというわけではなく，大阪府議会議員からの問い合わせがあった場合に，当該議員の属性や問い合わせの態様等によってはそれらの概数を示唆ないし教示したことがあったにすぎないことが認められる。他方，室長や調整担当参事が大阪府議会議員や指名業者等からの問い合わせを利用して入札書比較予定価格や入札書比較昀低制限価格を漏えいし，暗に業者をリードして入札を調整するなどしていたとの事実を認めるに足りる証拠はない。そうすると，入札書比較予定価格や入札書比較昀低制限価格が，参加人としての意思決定に基づいて，およそ組織的・制度的に漏えいされていたとまでは認め難いものといわざるを得ない。
また，前判示のとおり，被告らの前記共同不法行為は，故意をもって本件各工事の指名競争入札手続の公正さを害し，これによって参加人に多額の損害を与えていたというものであって，その行為態様は悪質である。しかも，被告ｂは，被告ａの依頼を受けて，大阪府議会議員という地位の影響力を行使して，大阪府建設部営繕室長や大阪府建築都市部公共建築室調整担当参事に対し，自ら本件各工事の入札書比較予定価格を漏えいするように求めているのであるから，たとえ上記各職員による本件各工事の入札書比較予定価格の概数の漏えいが参加人の損害の発生及び拡大に寄与しているとしても，そのような上記各職員の行為が，そもそも被告らの不当な働きかけによってされたものであることは明らかである。これらの事情に照らせば，本件において，参加人ないし上記各職員を指導監督すべき立場にあった大阪府職員の過失をしんしゃくして被告らの賠償金額を減額する必要があるとは解されない。
なお，上記各職員は，被告ｂに対して本件各工事の入札書比較予定価格の概数を漏えいしたことにより，被告らの前記共同不法行為に加担して参加人に対し損害を与えたものであるから，参加人に対する関係においては，被告らと同じく共同不法行為者の立場にあるというべきであり，上記各職員の過失をもって被害者側の過失と認めることもできない。
（３）　よって，本件において過失相殺を行うことは相当ではなく，被告ｂの上記主張を採用することはできない。
４　結論
以上によれば，参加人は，被告らに対し，共同不法行為に基づき，連帯して損害金６３２６万６５００円及びうち３１１５万７５００円に対する平成８年１２月１３日から，うち３２１０万９０００円に対する平成１２年９月１４日から各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の各支払を求める権利を有しているところ，参加人は被告らに対する上記各損害賠償請求権を行使していないものと認められる（なお，参加人は，本件訴えが提起された後，原告らに補助参加し，被告らに対して上記各損害金の支払を求める意思を明らかにしているが，本件住民訴訟への補助参加をもって参加人自身による上記各損害賠償請求権の行使と評価することはできず，本件口頭弁論終結時点において，参加人による上記各損害賠償請求権の不行使自体はなお存続しているといえるから，代位行使の要件としての上記各損害賠償請求権の管理を違法に怠る事実があるものと認められる。）。よって，原告らの請求は主文１項の限度で理由があるからその限度でこれを認容し，その余はいずれも理由がないから棄却することとし，主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第７民事部
裁判長裁判官　川神裕
裁判官　山田明
裁判官　一原友彦


主　　　文
１　本件控訴をいずれも棄却する。
２　控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１　控訴の趣旨
１　原判決を取り消す。
２　被控訴人らの請求をいずれも棄却する。
３　訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人らの負担とする。
第２　事案の概要
１　本件は，被控訴人らが控訴人に対し，亡Ａ及び被控訴人Ｂの各平成８年分所得税につきなされた各過少申告加算税賦課決定は，国税通則法６５条５項該当事由があるのにもかかわらず，これがないものとしてなされたものであるから違法であるとして，これらの賦課決定の取消しを求めた事案である。２　争いのない事実等（証拠により認定した事実については，証拠を掲記する。）次のとおり訂正するほかは，原判決４頁１行目から６頁１１行目までに記載のとおりであるから，これを引用する。
（１）　原判決４頁２行目の「原告Ａ」を「亡Ａ」と改め，以下原判決引用部分中の「原告Ａ」をいずれも「亡Ａ」と改める。
（２）　原判決４頁４行目の「原告Ｂ」及び５頁８行目の「原告Ｂ」をいずれも「被控訴人Ｂ」と改める。
（３）　原判決４頁５行目の「妻である。」の後に改行して，次を加える。「亡Ａは，平成１３年５月２０日死亡し，その子である被控訴人Ｃがその余の相続人の相続放棄により，単独で相続した。」
（４）　原判決４頁７行目以下原判決引用部分中の「原告ら」をいずれも「亡Ａ及び被控訴人Ｂ」と改める。
３　争点
本件各修正申告における各修正申告書（以下「本件各修正申告書」という。）の提出が，国税通則法６５条５項に定める「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない
とき」に当たるか否か
４　争点についての当事者の主張の要旨
（１）　被控訴人ら
原判決８頁１行目の「原告ら」を「亡Ａ及び被控訴人Ｂ」と改める他は，原判決７頁８行目から８頁８行目までに記載のとおりであるから，これを引用する。
（２）　控訴人
国税通則法６５条５項の解釈としては，税務職員がその申告に係る国税についての調査に着手してその申告が不適正であることを発見するに足るかあるいはその端緒となる資料を発見し，これによりその後調査が進行し先の申告が不適正で申告漏れの存することが発覚し更正に至るであろうということが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に達した後に，納税者がやがて更正に至るべきことを認識したうえで修正申告を決意し修正申告書を提出したものでないこと，言い換えれば同事実を認識する以前に自ら進んで修正申告を確定的に決意して修正申告書を提出することを必要とし，かつ，それをもって足りると解すべきであるが，修正申告書の提出が調査の前記段階後になされたときは，修正申告の決意は同段階後になされたものと事実上推定すべきであり，この推定を破るためには，例えば，調査の着手後でかつ調査が前記段階に至る前に，修正申告の決意とその内容を税務職員に進んで開示する等のことが必要であると解すべきであり（東京高裁判決昭和６１年６月２３日税務訴訟資料１５２号４１９頁参照），この事実上の推定を破るための事情としては，経験則上，「調査が前記段階に至る前における修正申告の決意とその内容の自発的開示行為（またはこれに匹敵する税務職員に対する客観的行為）」が必要であると解すべきである。
本件においては，平成９年３月２８日ころ，税務職員の調査は本件各長期譲渡所得の申告漏れの事実を把握したうえで，亡Ａ及び被控訴人Ｂが本件各確定申告を依頼したＤ税理士の事務所に電話して問い合わせをする等しており，調査はこの時点で更正に至るであろうということが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に達しており，本件各修正申告書が提出されたのは，その後である同年４月２４日であるから，亡Ａ及び被控訴人Ｂの本件各修正申告の決意は，調査が前記段階後になされたものと事実上推定される。そして，この事実の推定を破るべき税務職員に対する客観的行為はなされていないから，本件各修正申告書の提出は，「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」には該当せず，本件各賦課決定は適法である。
第３　当裁判所の判断
１　当裁判所も，本件各修正申告における本件各修正申告書の提出が，国税通則法６５条５項に定める「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たるものであり，同条項の適用がないものとしてなされた本件各賦課決定は違法な処分であるから，いずれも取り消されるべきものと判断するが，その理由は，次のとおり訂正するほかは，原判決「事実及び理由」中の「第四　争点に対する判断」欄記載のとおりであるから，これを引用する。
（１）　原判決９頁８行目の「一三ないし二〇」を「１３，１４，１６ないし２０」と改め，９行目の「一〇、」の次に「１３，１４，」を加える。（２）　原判決１０頁３行目以降引用部分の「原告Ａ」をいずれも「亡Ａ」と改める。
（３）　原判決１０頁３行目の「原告Ｂ」を「被控訴人Ｂ」と改める。（４）　原判決１０頁５行目の「Ｅ」の次に「（以下，Ｆ及びＥを併せていう場合は「Ｅ夫妻」という。）」を加える。
（５）　原判決１０頁５行目の「等分の」を削除し，同行の「共有地」の次に「（持分各４分の１）」を加える。
（６）　原判決１０頁９行目以降引用部分の「原告ら」をいずれも「亡Ａ及び被控訴人Ｂ」と改める。
（７）　原判決１１頁５行目の「証人Ｄ」を「Ｄ」と，同行以降引用部分の「証人
Ｄ」をいずれも「Ｄ税理士」とそれぞれ改める


（８）　原判決１２頁２行目の「賛同した。」を「賛同したため，亡Ａ及び被控訴人Ｂは，Ｅ夫妻とともに平成８年分の所得税について，本件土地の売却代金による長期譲渡所得を除外して確定申告し，その後に同所得について修正申告をすることにより高額納税者の公示の対象とならないようにすることとした。」と改める。（９）　原判決１２頁４行目の「証人Ｇ」を「Ｇ」と改め，同行の「（以下「証人Ｇ」という。）」を削除する。
（１０）　原判決１２頁１０行目から１３頁２行目までを削除する。（１１）　原判決１３頁１０行目の「誤信し、」の次に「確定申告期限までに本件土地の譲渡所得を除外してＥ夫妻の各確定申告をし，その後」を加える。（１２）　原判決１３頁１１行目の「修正申告書」の前に「各」を加える。（１３）　原判決１４頁３行目の「後日」を「平成９年５月１６日」と改め，同行の「公示された」の次に「（この公示の内容は，同月１７日新聞報道された。）」を加える。
（１４）　原判決１４頁７行目の「証人Ｈ」を「Ｈ」と，同行以降引用部分の「証人Ｈ」をいずれも「Ｈ調査官」とそれぞれ改める。
（１５）　原判決１４頁８行目の「始めるとともに」を「始め，平成９年３月２６日には本件各確定申告について本件各長期譲渡所得が除外されていることを認識し」と改める。
（１６）　原判決１６頁７行目の「まず、」から２５頁１０行目の「いうべきである。」までを，次のとおり改める。
「国税通則法６５条５項によれば，過少申告がなされた場合であってもその後修正申告書の提出があり，その提出がその申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないときには過少申告加算税を賦課しないこととされており，その趣旨は，過少申告がなされた場合には，修正申告書の提出があったときでも原則として過少申告加算税は賦課されるものであるが，「申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知」することなく自発的に修正申告を決意し，修正申告書を提出した者に対しては，例外的に過少申告加算税を賦課しないこととし，もって，納税者の自発的な修正申告を歓迎し，これを奨励することを目的とするものというべきである。また，同条項の文理からすれば，申告に係る国税についての調査が開始された後に修正申告書の提出があった場合においても，それが当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合には過少申告加算税を賦課しないとされていることも考慮すると，同条項の解釈としては，税務職員がその申告に係る国税についての調査に着手してその申告が不適正であることを発見するに足るかあるいはその端緒となる資料を発見し，これによりその後調査が進行し先の申告が不適正で申告漏れの存することが発覚し更正に至るであろうということが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に達した後に，納税者がやがて更正に至るべきことを認識したうえで修正申告を決意し修正申告書を提出したものでないこと，すなわち，同事実を認識する以前に自ら進んで修正申告を確定的に決意して，これに基づいて修正申告書を提出することを必要とし，かつ，それをもって足りると解すべきである。
２　そこで，これを本件についてみるに，亡Ａ及び被控訴人Ｂは，Ｅ夫妻とともに，高額納税者として公示されることを回避するために，Ｄ税理士が税務署において高額納税者の公示のための資料収集手続が終了すると考えていた平成９年４月２０日ころにその終了を確認したうえで，本件各長期譲渡所得についての修正申告をする決意をしたうえで本件各長期譲渡所得を除外して本件各確定申告をし（同年３月１３日），この決意に基づいて同年４月２４日本件各修正申告書を控訴人に提出して，本件各修正申告をしたものと認められるというべきである。すなわち，亡Ａ及び被控訴人Ｂとしては，意を通じていたＥ夫妻が予定どおり修正申告をすれば，本件各長期譲渡所得を除外して本件各確定申告がなされていることは税務職員に容易に発覚するものであることは自明であったというべきであり（実際にもＥ夫妻の平成９年３月２５日の各修正申告によりＨ調査官は翌日の同月２６日には亡Ａ及び被控訴人Ｂの本件各確定申告において，本件各長期譲渡所得が除外されていることを認識している。），本件各長期譲渡所得に係る所得税を免れる可能性はほとんどなかったものであって，亡Ａ及び被控訴人Ｂのみが予定に反して本件各修正申告をしないという事態は想定し難いものといえるから，亡Ａ及び被控訴人Ｂは，本件に関するＨ調査官の調査開始以前から修正申告をする決意をしていたものと認められ，また，本件各修正申告がＨ調査官による問い合わせから約１か月後になされている点は，Ｄ税理士のいささか怠慢を思わせる点はあるものの当初の予定からするとそれほど遅延しているものではなく，本件に関するＨ調査官の調査開始以前からの修正申告の決意に基づいて本件各修正申告がなされたものと解することの妨げにはならない。
なお，亡Ａ及び被控訴人Ｂは，本件各確定申告の時点において，これらが過少申告となることは当然認識していたものであるから，本件に関してＨ調査官から問い合わせがあった平成９年３月２８日の時点で，将来の更正の可能性を予知したものということができるが，前記のとおり，本件各修正申告の決意はそれ以前になされていたものと認められる本件においては，同事実は前記判断に差違をもたらさない。
控訴人が引用する東京高裁判決の，税務職員がその申告に係る国税についての調査に着手してその申告が不適正であることを発見するに足るかあるいはその端緒となる資料を発見し，これによりその後調査が進行し先の申告が不適正で申告漏れの存することが発覚し更正に至るであろうということが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に達した後に，修正申告書の提出がなされたときは，修正申告の決意は同段階後になされたものと事実上推定すべきであり，この推定を破るためには，例えば，調査の着手後でかつ調査が前記段階に至る前に，修正申告の決意とその内容を税務職員に進んで開示する等のことが必要であると解すべきである旨の判示は，国税通則法６５条５項の適用による過少申告加算税を賦課しないことが例外的な処置であることからして，傾聴すべきで，事実上の推定をいう点は当裁判所も異論がないが，事実上の推定を破る事情についての例示は，一つの例であるというにすぎず，同推定を破るためには必ず税務職員に対する関係で修正申告の決意と内容を開示することが必要であると解するものであるとすれば，裁判所の自由なる心証形成を，特段の法的根拠もなく制限するものであってこれは取り得ないというべきである。」