しかも，「新訂紙パルプ事典」（紙パルプ技術協会編・金原出版株式会社。甲９）には，カゼインはコーテッドペーパーその他の塗工用接着剤，水性塗料として用いられること，「紙・パルプの実際知識」（甲１０）には，塗工紙は，原紙にカゼイン又はゼラチンなどののり料とともに薄く塗被した印刷用紙であると示されていることからみても，カゼインは「原紙に定着させるバインダー」として普通に用いられるものであることが明らかである。
さらに，本件特許発明出願時における公知技術である特開昭５６－６８１８７号（甲６），特開昭５７－４２９９６号（甲７），特開昭５７－１９９６８４号（甲８）の各公開特許公報には，カゼインがバインダーとして例示されている。被告は，後記のとおりポリマーの意義を工業的又は人為的に合成にされたものに限定して解釈するが，ポリマーは高分子と同義であり，「合成樹脂の化学〔全訂版〕」（三羽忠広著・株式会社技報堂。甲２９）においても，カゼインはゴムと共に天然高分子物に分類されている。ポリマーから天然高分子が除外される理由はなく，被告の反論は失当である。
（被告の反論）
カゼインはタンパク質であって，後記アからウのとおり，その物理・化学的性質は，天然ゴムラテックスのそれとは全く別のものである。ア　カゼインは，２０種のアミノ酸が複雑にかつ遺伝信号により計画的に組み合わされて構成されている巨大分子（高分子）であるが，モノマーが重合反応を繰り返して造られるポリマー（＝重合体）ではない。化学大辞典においても「タンパク質や核酸は生体高分子といわれるが，単純な重（縮）合体ではないので通常はポリマーとはよばない。」と明記されているものであり，当業者の常識として，タンパク質は，通常，ポリマーとはよばれない。
イ　カゼインは乳又は豆類の中に天然の物質として存在する。したがって，当業者の常識からみて，カゼインは「合成されて造られる物質」ではない。なぜなら，「合成」とは「有用な物質をできるだけ安価な入手し易い出発原料から選択性の高い反応を用いてつくること」を意味し，「天然物」をもって「合成されて造られた物質」とは認識しないからである。「合成」とは人工的に物質を作り出すことを意味し，生体によって行われる生体物質の合成である「生合成」は含まない。ウ　天然ゴムラテックスは，天然ゴムであって，コロイド状に水中に分散した乳濁液を意味する。これは，人工的に合成されたものではなく，ゴムの樹の樹液から抽出される天然物である。ただし，天然ゴムラテックスも合成ゴムラッテクスも，共にイソプレントという低分子量の物質（モノマー）からできたポリマーであることに違いはない。一方で，カゼインが前記の通り巨大分量の分子であるのに対し，天然ゴムラテックスがイソプレンからできたポリマーである点で，両者は全く異なっている。したがって，カゼインが天然ゴムラテックスの同類又は類似の物質であるということはできない。
そして，本件明細書の「発明の詳細な説明」欄における「成膜性を有する水性ポリマーとは，乳化重合，溶液重合，塊状重合等で合成されたポリマーであり，」との記載及び実施例をみても，「成膜性を有する水性ポリマー」としては，「低分子量化合物を人工的に重合という化学反応で高分子化したポリマー」すなわち「合成ポリマー」のみが列挙されている。したがって，本件明細書の記載に照らし，特許請求の範囲における「ポリマー」とは「合成ポリマー」を意味することは明らかであり，「成膜性を有する水性ポリマー」に「天然高分子」は含まれない。そもそも，被告製品に使用されているカゼインは，記録用原紙に隠蔽層を構成する組成物を塗布する際に，塗工が容易にでき，しかも均一できれいな塗膜面を得るための塗工性改良剤として機能するものであり，「中空孔ポリマーを着色原紙に定着させるバインダー」として使用するものではない。このことは，被告会社による実験の結果（乙２６）によっても，裏付けられている。したがって，この意味でもカゼインは「成膜性を有する水性ポリマー」に当たらない。(4)争点(2)ア（新規性欠如を理由とする無効事由）について
（被告の主張）
本件明細書の「発明の詳細な説明」欄に記載されている各該当数値は，当初の明細書では単に「混合割合」と記載されていたのを，平成５年１１月１２日付け手続補正書により「特許請求の範囲」及び「発明の詳細な説明」欄中のそれらの記載を「重量比」に変更したものであるが，このような変更は，当初明細書に記載された特許請求の範囲内での補正ではないので，明細書の「要旨の変更」に当たる。
そうすると，本件特許発明は，上記手続補正書が提出された平成５年１１月１２日に出願されたものとみなされるところ，本件特許発明は，同日の前に頒布された刊行物であるその公開特許公報（特開平３－２２０４１５号）及び本件公報の３欄４９行に引用されている公開特許公報（特開昭６０－２２３８７３号）に記載されている発明から当業者が容易に推考することができたものであるから，本件特許は特許法（以下，単に「法」という。）２９条２項に違反して登録されたものであり，法１２３条１項２号の無効事由を有する。
（原告の反論）
当初の明細書記載の「混合割合」は，同明細書の「発明の詳細な説明」欄の記載を斟酌すれば，「重量基準での混合割合」を示すことが極めて明白である。したがって，これを重量比と明示したことは当初の明細書の記載の範囲内の補正であって，当該補正は何ら明細書の要旨を変更するものではない。(5)　争点(2)イ（進歩性欠如を理由とする無効事由）について
（被告の主張）
数値を限定する発明における上限及び下限の数値は，明細書に記載している作用効果がこの上限及び下限の範囲の内外において格段の差異があるという臨界的意義を示す限界値であることが必要である。
本件特許発明では，構成要件ｃにおいて「（Ａ）水性の中空孔ポリマー粒子」と「（Ｂ）成膜性を有する水性ポリマー」の重量比が１から３の範囲であることを要件としているところ，本件明細書の「発明の詳細な説明」の欄には，この下限に関し，（Ａ）と（Ｂ）の「重量比が１未満のときは充分な隠蔽性が得られず」との記載がある。しかし，被告会社の行った実験の結果（乙４０）によれば，この重量比が１未満の場合はもちろん，１の場合でも記録紙として使用可能な最低限の隠蔽性すら得られず，２．５に至ってようやく隠蔽性が現れる程度であった。また，本件明細書の「発明の詳細な説明」欄には，この上限に関して，（Ａ）と（Ｂ）の「重量比が３以上となると実用可能な隠蔽層を形成することができない。」との記載があるが，上記実験の結果によれば，重量比３を超えた重量比３．７５であっても，記録線部の欠落はみられず，記録紙としての印字性を有することが確認できた。


したがって，重量比が１から３までの範囲という数値の限定は，従来技術との区別を示すだけのために充分な技術的な裏付けなしに加えられたもので，（Ａ）と（Ｂ）の重量比が１対１００から１００対１までの間であることを開示した公知技術が存在することに照らせば，本件特許発明は公知技術と同一かそうでなくても進歩性を欠くものである。
（原告の反論）
被告の主張は，争う。
(6)　争点(3)（原告の損害額）について
（原告の主張）
ア　適用条文について
本件では，原告がタコグラフ・チャート用紙の原反の製造から，箱詰めタコグラフ・チャート用紙の製造販売までを行っているのに対し，被告はタコグラフ・チャート用紙の原反の製造・販売のみを行っており，いわば侵害製品の供給ラインの源流にある者である。被告の供給先には複数の加工や卸の業者が存在することが当然に予想されるが，これらの供給ライン上では侵害製品を譲渡する者は特許権者に対する関係では共同不法行為者であり，これらの者は特許権者の被った損害の全額を賠償する義務を負うと解すべきである。なぜなら，そのように解さないと特許権者による損害賠償の立証の負担を軽減するという法１０２条１項の趣旨が没却されてしまうことになるし，同条項が「その侵害の行為を組成した物」と「販売することができた物」を文言上書き分けているのは，販売物品の製品化過程にある物品が侵害組成物品になり得ることを前提にしていると解されるからである。したがって，本件の被告についても法１０２条１項の適用は認められるというべきである。
仮に，法１０２条１項の適用がないとしても，前記のとおり被告は侵害物品の最終流通先まで含めた損害賠償の全額の負担を負うべき立場にある者であり，侵害者全体の得た利益が原告の販売利益を下回ることはあり得ず，また，これらの者は原告にロイヤリティを支払うべきものであるから，結局のところ，被告は法１０２条２項又は３項に基づいても，少なくとも原告の販売利益に相当する額の損害賠償義務を負うというべきである。
イ　損害額について
原告が水性タコグラフチャート紙の製造販売により得る利益の額は，箱入りタコグラフ・チャート紙１箱当たり３３１．７円を下回るものではない。また，平方米当たりの利益は，１日用箱入りについて２１７円，７日用箱入りが３１６．９円，３日用箱入りが３４２．９５円であり，それぞれの売上比率は７対２対１程度であるから，平方米当たりの平均利益は２４９．５７５円である。被告は，平成９年４月１日から平成１０年５月末日まで，７２万５７８８㎡のタコグラフ・チャート用紙の原反の製造・販売を行ったから，これに対応する原告の得べかりし利益の額は１億８１１３万８５４０円となる。また，被告は，平成１０年６月１日から平成１１年９月１４日（製造販売差止めを命ずる仮処分の執行の日）まで，箱入りタコグラフ・チャート紙７７万５０００箱に相当するタコグラフ・チャート用紙の原反の製造・販売を行ったから，これに対応する原告の得べかりし利益の額は２億５７０６万７５００円となる。
ウ　まとめ
よって，原告は，被告に対し，特許権侵害を理由とする損害賠償として上記金額の合計である４億３８２０万６０４０円及びうち２億５７０６万７５００円に対する平成１１年１０月２２日（訴状送達の日の翌日）から，うち１億８１１３万８５４０円に対する平成１２年１１月８日（請求の拡張の申立てをした原告第９準備書面の送達の日の翌日）から各支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。
（被告の主張）
ア　法１０２条１項の適用について
本件特許侵害による損害額を算定する場合には，加工済原紙（タコグラフ・チャート用紙の原反）の価格を基準にするのが相当である。すなわち，加工済原紙（原反）は，製造工程において一時的に発生する生成物ではなく，独立した契約単位となる製品すなわち商品である。原告も被告もこの意味での加工済原紙を販売しているメーカーであり，加工済原紙の市場が現に存在している。それゆえ，法１０２条１項の適用については，加工済原紙が同条項にいう「その侵害の行為を組成した物」に該当し，また，同時に「販売することができた物」に該当すると解すべきである。
原告が主張するように，タコグラフ・チャート用紙の箱詰めした完成品の価格を基準にして損害額を算定することは，加工済原紙という一次製品とタコグラフ・チャート用紙（箱詰め完成品）という二次製品のそれぞれについて市場が存在することを無視するもので，失当である。
イ　原告提出の書証について
（ア）納品書（控）（甲８２，８４，８６，９０，９４，９６，１００，１０２，１０４，１０６，１０８，１１０，１１２，１１４，１３３，１３５，１３７，１３９，１４１，１４３，１４５，１４７，１４９，１５１，１５３，１５５，１５７．１５９，１６１，１６３。いずれも枝番号を含む。）について原告は，上記各書証を，タコグラフ・チャート用紙の販売実績及びその単価を証明する趣旨で，各納品日の直後に作成され，日本記録紙宛てに発送された納品書の控えとして提出している。しかし，これらの納品書（控）は，実際に日本記録紙宛てに発送された納品書の控えではなく，何者かが本件訴訟のために最近作成したものである。しかも，平成１０年６月から同１１年８月の偶数月分（甲８２，８４，８６，９０，９４，９６），平成９年２月から同１０年４月の偶数月分（甲１００，１０２，１０４，１０６，１０８，１１０，１１２，１１４），平成９年３月から同１１年９月の奇数月分（甲１３３，１３５，１３７，１３９，１４１，１４３，１４５，１４７，１４９，１５１，１５３，１５５，１５７．１５９，１６１，１６３）の３グループを各グループごとに一括して，上記の順番で作成したものである。
このことは，下記の①～③から明らかである。


①　タコグラフ・チャート用紙の納品書として不可欠な品名，仕様が記載されていないこと。品名，仕様の記載がないと，どの型式のタコグラフ・チャート用紙が納品されたか特定できず，納品書の役割を果たさない。②　甲８２の１の用紙と甲８２の３の用紙が連続していたこと（ミシン目の切れ目から判明した。実際の納品書の控えであれば，この間に甲８２の２が存在したはずであるから，甲８２の１の用紙と甲８２の３の用紙のミシン目の切れ目が合致することはあり得ない。），同様に甲１３７の２の用紙と甲１３９の１の用紙が
連続していたこと
③　平成１０年６月から同１１年８月の偶数月分が一括して作成され，次に平成９年２月から同１０年４月の偶数月分が，その次に平成９年３月から同１１年９月の奇数月分がそれぞれ一括して作成されたこと（「品番・品名」欄のTCO１日用，TCO３日用，TCO７日用のそれぞれの記載の順序から判明した。）（イ）請求書の控え（甲８１，８３，８５，８７，８９，９１，９３，９５，９９，１０１，１０３，１０５，１０７，１０９，１１１，１１３，１３２，１３４，１３６，１３８，１４０，１４２，１４４，１４６，１４８，１５０，１５２，１５４，１５６，１５８，１６０，１６２）について原告は，上記各書証を，各納品日の直後に作成され，日本記録紙宛てに発送された請求書の控えとして提出しているが，「品番・品名」欄のTCO１日用，TCO３日用，TCO７日用の記載の順序からみると，これらの請求書の控えは，本件訴訟のために最近作成されたものである。しかも，平成１０年６月から同１１年８月の偶数月分（甲８１，８３，８５，８７，８９，９１，９３，９５），平成９年２月から同１０年４月の偶数月分（甲９９，１０１，１０３，１０５，１０７，１０９，１１１，１１３），平成９年３月から同１１年９月の奇数月分（甲１３２，１３４，１３６，１３８，１４０，１４２，１４４，１４６，１４８，１５０，１５２，１５４，１５６，１５８，１６０，１６２）の３グループを各グループごとに一括し，上記の順番で作成されたものである。
（ウ）タコグラフ・チャート用紙の購入価格証明書（甲４２）について上記書証は日本記録紙作成に係るタコグラフ・チャート用紙の購入価格証明書であり，例えば７日用１０組入りタコグラフ・チャート用紙については，平成８年１月から同１２年９月まで１箱の単価が４８０円，４６０円，４４０円，４００円というように変遷した旨が記載されている。
原告は，７日用タコグラフ・チャート用紙を株式会社日立東サービスエンジニアリング製の組立機によって製造しているが，株式会社大成は原告に対し７日用タコグラフ・チャート用紙用のプラスチックリングを平成９年１０月から供給していること，日立東サービスエンジニアリングは原告に対し７日用タコグラフ・チャート用紙の組立機を平成９年８月に納品し，同１０年１月に代金の最終残金を請求していること，７日用タコグラフ・チャート用紙の組立作業に従事したパートの作業員は平成１０年６月から雇用されていることからすれば，原告が上記組立機によって７日用タコグラフ・チャート用紙を出荷したのは平成１０年１月以降と推認され，原告は平成９年中には上記製品を出荷していないことは確実である。したがって，上記購入価格証明書には，日本記録紙の７日用タコグラフ・チャート用紙の平成８年及び同９年の購入価格が記載されているが，平成８年及び９年には上記組立機による７日用タコグラフ・チャート用紙の出荷はなかったから，日本記録紙による購入自体があるはずもなく，上記の平成８年及び９年の購入価格の記載は虚偽である。
さらに，原告は「日本記録紙は１箱標準価格９００円でタコグラフ・チャート用紙を販売し，原告は平均５掛け程度で納品している。」と主張しているが，日本記録紙は，平成８年から現在まで１日用及び７日用のタコグラフ・チャート用紙につき１箱９００円前後で販売したことは全くなく，実際の販売価格は高くても５４０円，多くはその半額以下である。現に，乙５４のパンフレットでは７日用が３９５円と記載されており，ダイレクトメールでは１箱４００円以下の価格で販売していることが多い。仮に，上記購入価格証明書の記載が真実であるとすると，日本記録紙は採算がとれないまま平成８年から現在まで原告からタコグラフ・チャート用紙を購入していたことになるが，そのようなことは常識に照らしあり得ないから，このことからも上記購入価格証明書の記載が虚偽であることが分かる。
（エ）ＯＥＭ供給証明書（甲３４）について
上記書証は，日本記録紙作成のタコグラフ・チャート用紙のＯＥＭ供給証明書ということであるが，ここには日本記録紙が原告から供給を受けた月間平均数量として，「約2,000,000枚」「約30,000箱」「約2,400箱」の３種類の数量が混在して記載されている。これは，日本記録紙が上記書証を事実に基づかないで作成したことを物語っている。事実に基づかない数字の記載された書証によっては，供給量の如何を問わず，原告が箱入りのタコグラフ・チャート用紙を製造し，日本記録紙に供給した事実を証明したことにならない。
（オ）販売用パンフレット（甲３５）について
上記書証の原本は，インクジェット方式のプリンターで印字されたものである（乙５４参照）。そして，甲３５の裏面と乙５４の裏面は全く同一の文面であって印刷のフォント（字体）が違うだけであるから，共通のパソコンのファイルが存在し，甲３５の原本は右共通のファイルに基づき，インクジェット方式のパソコン用プリンターでゴシック体フォントを指定してプリントアウトしたものであると推定される。
大量に作成される販売用パンフレットをインクジェット方式のパソコン用プリンターで印字して作成することは，作成費用（印字に要する費用及び用紙代）や作成時間からして，通常行われることではない。また，甲３５の原本の用紙は，かなり厚手であるが（乙５４の原本の用紙のような販売用パンフレットに通常用いられる薄い用紙にインクジェット方式のプリンターで印字すると裏面の印刷が表面ににじんでしまう。），このような用紙は，費用がかさむ点からも，ダイレクトメールの封筒に入れるための折り畳み作業がしにくい点からも，販売用パンフレットの用紙として使われることはまずない。
すなわち，甲３５の原本は，実際に日本記録紙が営業のために使った販売用パンフレットではなく，何者かが，本件訴訟で必要とされる部数だけ，日本記録紙が作成した販売用パンフレット（ファイル）の記載内容，書式を利用した上で，価格表の部分を書き直して偽造したものである。


（カ）請求書（甲１１６～１３１，同１６５～１８０）について上記各書証は，それぞれ請求書の控えである甲９９，１０１，１０３，１０５，１０７，１０９，１１１，１１３，８１，８３，８５，８７，８９，９１，９３，９５，１３２，１３４，１３６，１３８，１４０，１４２，１４４，１４６，１４８，１５０，１５２，１５４，１５６，１５８，１６０，１６２に対応し，同一の内容である。そして，上記請求書の控えが本件訴訟のために最近作成されたものであり，平成１０年６月から同１１年８月の偶数月分，平成９年２月から同１０年４月の偶数月分，平成９年３月から同１１年９月の奇数月分の３グループを各グループごとに一括し，上記の順番で作成されたものであることは，前記（イ）で述べたとおりである。
したがって，甲１１６～１３１，同１６５～１８０の請求書も，同様に本件訴訟のために最近作成されたものであり，平成１０年６月から同１１年８月の偶数月分（甲１１６～１２３），平成９年２月から同１０年４月の偶数月分（甲１２４～１３１），平成９年３月から同１１年９月の奇数月分（甲１６５～１８０）の３グループを各グループごとに一括し，上記の順番で作成されたものである。
（キ）この項のまとめ
以上によれば，上記各書証はいずれも偽造文書又は虚偽内容を記載した文書であるから，タコグラフ・チャート用紙に係る原告の利益額の立証に用いるべきではない。よって，本件ではタコグラフ・チャート用紙の販売により原告が利益を得たという事実を証するに足りる証拠がないものとして取り扱われるべきである。
ウ　法１０５条の３の適用について
前記イによれば，原告が日本記録紙に対しタコグラフ・チャート用紙を販売したこと，原告がタコグラフ・チャート用紙の販売により利益を得たことのいずれの事実も証明されなかったということになる。したがって，仮に特許権の侵害があったとしても，原告が販売による利益を得ていなければ，損害が生じることもないのであり，本件は，同条項にいう「特許権者に…損害が生じたことが認められる場合」に該当しない。
また，原告のタコグラフ・チャート用紙の販売による利益の額は，仮に存在するとすれば，契約書，請求書，納品書，帳簿等により容易に証明できるのであるから（本件では，原告が立証に失敗したにすぎない。），「損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるとき」には該当しない。
したがって，本件には法１０５条の３は適用されない。
エ　原告主張の利益額について
仮に，何らかの証拠により原告がタコグラフ・チャート用紙の販売により利益を得たことが証明されたとしても，その利益額は商工リサーチによる企業情報（乙５８）に基づく利益額（平成９年１２月　２４０万円，同１０年１２月　２３０万円，同１１年１２月　２３０万円）とは３７倍もの大きな差異があることからすれば，原告の主張する１箱当たりの利益額については疑問があるといわざるを得ない。
第３　当裁判所の判断
１　争点(1)ア（意識的除外）について
(1)被告は，原告が本件特許発明の構成要件ａにいう「着色原紙」から黒色塗料を４ｇ/㎡塗布しているものを除外した旨主張するので，この主張の当否について検討する。
(2)本件明細書の「特許請求の範囲」には，単に「着色原紙」と記載されており，「発明の詳細な説明」欄をみても，着色された原紙の説明として「例えば黒色塗料を塗布した上質紙や黒色に染色した樹脂フィルム」（本件公報３欄３９行～４０行）と記載されているだけで，それ以外に黒色塗料の塗布量など着色原紙の性質を限定する趣旨の記載はない。
この点について被告の主張する内容は，特許権の出願過程や異議手続ないし無効審判手続における出願人ないし特許権者の行動を理由とするものではなく，特許権成立後に被告の行為を特許権侵害として申し立てた仮処分事件における原告の準備書面の記載を理由とするものにすぎず，加えて，被告の指摘する原告の準備書面の記載が，被告が行った実験結果の信頼性に関してこれを攻撃するものとして主張した内容のものであることからすれば（弁論の全趣旨により認める。），このことをもって，原告が黒色塗料を４ｇ/㎡塗布している着色原紙を特許請求の範囲から意識的に除外していると評価することは，到底できない。(3)以上によれば，特許請求の範囲からの意識的除外をいう被告の主張は理由がない。
２　争点(1)イ（スチレン/アクリル酸共重合体）について(1)　構成要件ｂの「成膜性を有する水性ポリマー」の意義に関し，本件明細書の「発明の詳細な説明」欄の「課題を解決するための手段」の項には，水性ポリマーについて「当該ポリマーのモノマー組成の例としてアクリル酸エステル，メタクリル酸エステル，スチレン，ブタジエン，クロロブレン，塩化ビニリデン，酢酸ビニル等であり」との記載があり（本件公報４欄１７行～２０行），水溶解型ポリマーについては，「前述のモノマー組成にカルボキシル基を共重合させたポリマーであり，カルボキシル基を有するモノマー組成の例としては，アクリル酸（Aa），メタクリル酸，モノメチルイタコン酸（MMI），２－カルボキシエチルアクリル酸エステル等であり」（本件公報４欄３２行～３６行）と記載されている。すなわち，スチレン/アクリル酸共重合体は成膜性を有する水性ポリマーの代表的な例として本件明細書に明記されている。
そして，証拠（甲４，５，８，３８～４０）によれば，本件特許の出願時において，スチレン/アクリル酸共重合体がバインダーとして機能することは，当業者において周知であったと認められる。
(2)　この点について，被告は，スチレン/アクリル酸共重合体はバインダーとして機能しない旨を主張し，これに沿う鑑定書等（乙２３，２４，４２）を証拠として提出するので，検討する。
ア　２０００年３月６日付け「実験結果報告書」（乙２３）について被告会社の研究開発本部開発部第一開発室の甲作成の上記報告書では，「§４．まとめ」の項において「スチレン/アクリル酸共重合樹脂はイ号製品に於いて，バインダーとして作用しているものでなく，中空孔ポリマーを分散させる分散剤として作用し，『成膜性を有する水性ポリマー』に該当しないことが確認できた。」と結論づけている。
しかし，上記実験（密着性確認試験，分散剤確認試験）において使用されたスチレン/アクリル酸共重合体については，上記報告書に「イ号製品に於いて，分散剤として用いたスチレン/アクリル酸共重合樹脂」と記載されているだけで，その組成等の詳細が明らかにされておらず，第三者において上記実験の追試をすることすら困難である。


そもそも，スチレン/アクリル酸共重合体は，スチレンとアクリル酸の配合比，分子量や重合度によって接着剤としての機能を果たす場合もあるし，分散剤としての機能を果たす場合もあり，あるいは両方の機能を同時に果たしている場合もある。このことは，被告も認めることころであるから（乙２４の２頁），被告製品におけるスチレン/アクリル酸共重合体のスチレンとアクリル酸の配合比，分子量や重合度が明らかにされなければ，その具体的な性質が確認されたことにはならない。
以上によれば，上記報告書の実験の結果は客観的な裏付けを欠き，その信用性は低いものといわざるを得ない。
イ　「鑑定書」（乙２４）について
東京大学大学院新領域創成科学研究科教授乙作成の上記鑑定書では，「３．まとめ」の項において「イ号物件において，『スチレン/アクリル酸共重合体』は，バインダーとしての機能が不十分であり，工業製品であるイ号物件において中空孔ポリマー粒子を着色原紙に定着させる機能を，実用上果たしていない。」と結論づけている。
しかし，同鑑定書は，前記「実験結果報告書」（乙２３）に基づき，この実験の結果が偽りなく報告されているという前提のもとに作成されたことが明らかであるから（乙２４の２頁），その信用性は前記「実験結果報告書」に依存しているというべきである。そうすると，上記アと同じ理由で，この鑑定書の信用性は低いものと評価せざるを得ない。
ウ　２０００年６月３０日付け「実験結果報告書」（乙４２）について上記報告書も，前記甲の作成に係るものであるが，「§２．実験方法」にあるとおり，スチレン/ブタジエン共重合体のみをバインダーとして使用した場合とスチレン/ブタジエン共重合体にスチレン/アクリル酸共重合体を添加した場合とで，接着力を比較したものである。その結果によれば，スチレン/ブタジエン共重合体のみを加えた場合の方が，スチレン/ブタジエン共重合体とスチレン/アクリル酸共重合体の両方を加えた場合に比べて，接着力が勝っていることが認められる。しかし，上記報告書から分かることは，この実験で使用したスチレン/アクリル酸共重合体はスチレン/ブタジエン共重合体に比べてバインダー効果が劣るということだけであり，中空孔ポリマーを定着させることはできないことまでが証明されているわけではない。また，前記「実験結果報告書」（乙２３）におけるのと同様に，実験に使用したスチレン/アクリル酸共重合体の成分等は不明である。したがって，「§４．まとめ（ⅳ）」にある，スチレン/アクリル酸共重合体はバインダーとして作用しないことが明らかであるという結論部分の記載は，信用できない。
(3)以上によれば，被告の反証を考慮しても，スチレン/アクリル酸共重合体にバインダーとしての機能があることは証明されているといえるから，これは（Ｂ）成膜性を有する水性ポリマーに該当する。
３　争点(1)ウ（カゼイン）について
(1)　本件明細書の「発明の詳細な説明」欄には，「成膜性を有する水性ポリマーとは，乳化重合，溶液重合，塊状重合等で合成されたポリマーであり，成膜性を有する。この水性ポリマーは水中で分散ないし溶解した状態で提供される。当該ポリマーのモノマー組成の例としてはアクリル酸エステル，メタクリル酸エステル，スチレン，ブタジエン，クロロブレン，塩化ビニリデン，酢酸ビニル等であり，天然ゴムラテックス，ジイソシアネート類とポリオール又はポリアミンとの反応によるポリマー（例えばウレタンラテックス）を用いることができる。ポリマーのガラス転移点（Tg）は１００℃以下，好ましくは２５℃～－８０℃である。」と記載されている（本件公報４欄１４行～２４行）。
上記例示に含まれている「天然ゴムラテックス」は，天然ポリマーそのものであって，合成ポリマーではない。したがって，被告が主張するように，「成膜性を有する水性ポリマーとは，乳化重合，溶液重合，塊状重合等で合成されたポリマーであり，」との部分が成膜性を有する水性ポリマーの定義であり，かつ，成膜性を有する水性ポリマーは合成ポリマーに限定されるという趣旨であるとすれば，明細書の記載自体に矛盾があることになる。
しかしながら，「成膜性を有する水性ポリマー」とは，文字どおり成膜性を有し，かつ水性のポリマーであることを意味し，このような性質を有するポリマーであれば，組成等は問わないということである。このことは，本件明細書に引用されている特開昭６０－２２３８７３号の公開特許公報（乙３７）の特許請求の範囲に「造膜性水性樹脂」と記載されているように，通常の特定の方法であり，特許請求の範囲の記載として明確であるといえる。
したがって，上記「成膜性を有する水性ポリマーとは，乳化重合，溶液重合，塊状重合等で合成されたポリマーであり，」との記載は，本件特許発明における「成膜性を有する水性ポリマー」の定義を定めたものというより，むしろ「成膜性を有する水性ポリマー」の大部分を占める「合成ポリマー」を例示したものにすぎず，ガラス転移点についての記載もそのような合成ポリマーの好ましい性質を示すためとみるべきである。したがって，上記の記載は，成膜性を有する水性ポリマーから天然ポリマーを積極的に除外する趣旨ではないと解すべきである。以上を前提に，成膜性を有する水性ポリマーに必要な性質につき検討するに，本件明細書の記載に照らして，前記の①　成膜性を有すること，②　水性（水中で分散ないし溶解した状態）であることのほかに，③　中空孔ポリマー粒子を着色原紙に定着させるバインダーとして作用すること，④　中空孔ポリマー粒子が潰れるのを妨げない可塑性を備えていること，を要するものと解される。なぜなら，これらの性質を有するポリマーであれば，本件特許発明の所期の効果を奏することが明らかだからである。
(2)そこで，カゼインが上記の意味における「成膜性を有する水性ポリマー」に該当するかどうかを，以下で検討する。
ア　ポリマーとは，本来一種あるいは数種の構造単位（モノマー）が繰り返し結合，すなわち重合したもの（重合体）を意味するが，「ポリマー」という用語を「重合体」の意味としてだけでなく，「高分子」の意味として使用し，両者を厳密に区別しないことも多いと言われている（「イミダス１９９７」（株式会社集英社・甲２８）の「高分子化学」の項）。
そして，本件特許発明は「成膜性を有する水性ポリマー」が前記①から④の性質を備えたものであることを利用したものであり，積極的に重合体であることが要求されているわけではなく，この点に照らせば，本件明細書においては「ポリマー」の用語を「高分子」の意味で用いていると解するのが相当であり，これを「重合体」の意味に限定して解すべき理由はない。


イ　カゼインはタンパク質であり，重合体には当たらないが，その分子量からみて高分子化合物に該当する(乙１３により認められる。）。したがって，本件明細書における「ポリマー」に該当するものということができる。そこで，次に，カゼインが前記①から④の性質を有するかを検討するに，証拠（甲６～１１，乙１６，１８，１９）によれば，カゼインは塗工紙用の水性バインダーとして周知であることが認められるから，上記①～④の性質を備えるものと推認できる。ウ　この点に関して，被告は，カゼインはバインダーとして機能しない旨を主張し，これに沿う鑑定書等（乙２６，３４）を証拠として提出する。しかし，これらの証拠では，カゼインのみを使用した場合について，耐水性の面から評価を加えたにとどまるところ，被告製品において，バインダーとして機能する成膜性を有する水性ポリマーの中で多くの割合を占めるのはスチレン/ブタジエン共重体であり，そのスチレン/ブタジエン共重体とカゼインを併用した被告製品において耐水性の問題は生じていないと思われるから（乙３２「報告書」別紙Ａの「2-5耐水性試験」の項参照），カゼインの耐水性のみからバインダーとしての評価をすることは妥当でない。
これらの鑑定書等からは，同じ量を使用した場合に，カゼインはスチレン/ブタジエン共重体に比べて耐水性に劣るということが証明されるだけで，カゼインのバインダー機能を疑わせるに足るものではない。
エ　なお，被告は，被告製品ではカゼインは塗工性改良剤として使用されており，バインダーとしては機能していない旨主張するが，１つの物質が複数の機能を有することは一般にあり得ることであり，仮に被告製品においてカゼインが塗工性改良剤，増粘剤，保湿剤として配合されたものであるとしても，それが同時にバインダーとして作用することは否定されないから，被告の主張は採用できない。(3)以上によれば，被告製品に含有されるカゼインは，（Ｂ）成膜性を有する水性ポリマーに該当するものというべきである。
そうすると，被告製品において，（Ａ）隠蔽性を有する水性の中空孔ポリマー粒子に該当するものは，スチレン/アクリル酸/アクリル酸エステル共重合体であり，（Ｂ）成膜性を有する水性ポリマーに該当するものは，スチレン/アクリル酸共重合体，スチレン/ブタジエン共重合体及びカゼインということになる。そして，その重量比は，61.0÷(17.6＋7.0＋7.5）＝1.90となる。したがって，被告製品は本件特許発明の構成要件を充足する。
なお，カゼインは厳密な意味での「ポリマー」（すなわち重合体）ではないとして，上記（Ｂ）成分から除外したとしても，（Ａ）と（Ｂ）の重量比は２．４８となり，本件特許発明の構成要件を充足する。
４　争点(2)ア（新規性欠如に基づく無効）について被告は，本件特許の願書の最初に添付した明細書（以下「当初明細書」という。）の「発明の詳細な説明」欄にあった「混合割合」との記載を，その後，「特許請求の範囲」及び「発明の詳細な説明」欄において「重量割合」と補正したことは，明細書の要旨の変更に当たる旨主張する。
しかし，当初明細書について，その実施例全体を含めてみれば，各成分の具体的名称の後に記載されている数字が各成分の配合割合，すなわち「混合割合」を示していることは容易に理解できるし，一般に塗布剤のような液体，固体，分散剤など様々な形態の配合成分を混合してできる組成物は，それらの配合成分の配合割合を記載するに当たってはその重量を基準として記載することが最も合理的であり，そのような記載例も存在すること（例えば，甲４０の６頁右下欄１５行～１７行参照）からすれば，配合割合を示す数字が体積を基準とするものとは考えにくく，重量を基準としているものと解するのが相当である。そうすると，当初明細書において，「混合割合」と記載されていたものは，もともと重量を基準とした割合を意味していたものと認められ，明細書全体の記載からすれば要旨不明なものではない。したがって，「混合割合」を「重量比」に変更する補正は，当初明細書に記載された範囲内での補正であり，要旨変更には当たらない。したがって，被告の主張は理由がない（なお，平成１２年（行ケ）第１４９号事件判決（甲１９２）参照）。
５　争点(2)イ（進歩性欠如に基づく無効）について被告は，本件特許発明の特許請求の範囲における数値限定は技術的裏付けを欠くものであって意味がないから，進歩性を欠く旨主張する。しかし，本件特許発明は，数値限定の技術的意義若しくは臨界的意義の有無にかかわらず，特許性を有するものであるし，数値限定の範囲内のものが明細書記載の効果を奏することは実施例の記載から明らかである。したがって，被告の主張は理由がない（なお，平成１２年（行ケ）第２８０号事件判決（甲１９３）参照）。
６　争点(3)（原告の損害額）について
(1)　法１０２条１項にいう「侵害の行為がなければ販売することができた物」
の趣旨について
法１０２条１項は，特許権者が故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において，その者がその侵害の行為を組成したものを譲渡したときは，その譲渡した物の数量に，特許権者がその行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を特許権者の実施の能力を超えない限度において，特許権者が受けた損害の額とすることができる旨を規定している。
原告は，タコグラフチャート用紙の原反（加工済原紙）を製造し，これを裁断してタコグラフチャート用紙とした上で，自らこれを箱詰めして販売しているものであり（以下，これを「原告製品」ということがある。），他方，被告は，タコグラフチャート用紙の原反を製造し，これをそのまま（裁断，箱詰めをしないで）販売している。


本件において，原告は，自己の販売する箱詰めタコグラフチャート用紙（完成品）について算出した単位面積（㎡）当たりの利益額を基準として，これに被告の販売したタコグラフチャート用紙原反（加工済原紙）の面積（㎡）を乗じて得た金額をもって，法１０２条１項による損害額として，賠償を請求しているのに対して，被告は，原告の利益額としては，箱詰めタコグラフチャート用紙ではなく，原告が裁断，箱詰め作業を行う前のタコグラフチャート用紙の原反の段階における単位面積当たりの利益額を用いるべきであるとして，これを争っている。しかし，本件事案において，被告の製造販売したタコグラフチャート用紙の原反は，これを購入した業者によって，裁断，箱詰めされて，原告製品と同様の箱詰めタコグラフチャート用紙として市場において販売されるものであるから，被告によるタコグラフチャート用紙原反の販売により，これに対応する量の箱詰めタコグラフチャート用紙が市場に供給されて原告製品と競合することになる。法１０２条１項にいう「侵害の行為がなければ販売することができた物」とは，侵害された特許権を実施するものであって，侵害者が譲渡した物と市場において排他的な関係に立つ製品であれば足り，当該製品が侵害者の譲渡した物と厳密な意味で同一の商品であることを要しないというべきである。したがって，本件において，原告は，箱詰めタコグラフチャート用紙について算出した単位面積（㎡）当たりの利益額を基準として，これに被告の販売したタコグラフチャート用紙原反の面積（㎡）を乗じて得た金額をもって，法１０２条１項による損害額として，賠償を請求することができるものと解するのが相当である。
(2)原告製品の単位面積（㎡）当たりの利益額について
ア法１０２条１項の趣旨
法１０２条１項は，所定の方法により算定された額を，特許権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において，損害の額とすることができる旨を規定する。
しかしながら，侵害者が特許権を侵害する製品（以下「侵害品」ということがある。）を市場に大量に販売したことにより，特許権者が自己の製品（以下「権利者製品」ということがある。）の製造販売についての設備投資を差し控えざるを得ない場合があることを考慮すれば，同項にいう「実施の能力」を厳格に解することで権利者の適切な救済に欠けるような結果となるのでは，権利者の権利保護の拡充を意図して新たに同項を設けた特許法改正の趣旨にもとることとなる。また，侵害者が侵害品を市場において販売する行為は，取引者，需要者との関係で，当該販売時期に侵害品が権利者製品と競合して，直接，その売上げを減少させるほか，侵害品が取引者，需要者の下において在庫品として保管され，あるいはその使用が継続されることにより，侵害品の販売時期以降にわたってまで権利者製品の売上げを減少させるものである。
上記のような点を考慮すると，法１０２条１項にいう「実施の能力」については，これを侵害品の販売時に厳密に対応する時期における具体的な製造能力，販売能力をいうものと解することはできず，特許権者において，金融機関等から融資を受けて設備投資を行うなどして，当該特許権の存続期間内に一定量の製品の製造，販売を行う潜在的能力を備えている場合には，原則として，「実施の能力」を有するものと解するのが相当である。
上記のとおり，「実施の能力」が，必ずしも侵害品販売時に厳密に対応する時期における具体的な製造販売能力を意味するものではなく，侵害品の販売により影響を受ける権利者製品の販売が，侵害品販売時に対応する時期におけるものにとどまらないことに照らせば，法１０２条１項にいう「侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額」についても，侵害品の販売時に厳密に対応する時期における具体的な利益の額を意味するものではなく，侵害品の販売により影響を受ける販売時期を通じての平均的な利益額と解するのが相当であり，また，同項にいう「単位数量当たりの利益の額」は，仮に特許権者において侵害品の販売数量に対応する数量の権利者製品を追加的に製造販売したとすれば，当該追加的製造販売により得られたであろう利益の単位数量当たりの額（すなわち，追加的製造販売により得られたであろう売上額から追加的に製造販売するために要したであろう追加的費用（費用の増加分）を控除した額を，追加的製造販売数量で除した単位数量当たりの額）である。そして，侵害品が大量に市場において販売されたことにより，これに対抗するために特許権者において権利者製品の販売価格を引き下げざるを得なかった場合には，侵害行為がなかったならば本来維持することのできたはずの販売価格（値下げ前の販売価格）を基準として，「単位数量当たりの利益の額」を算定することが許されるものと解するのが相当である。このように法１０２条１項にいう「単位数量当たりの利益の額」が仮定的な金額であることを考慮すると，その金額は，厳密に算定できるものではなく，ある程度の概算額として算定される性質のものと解するのが相当である。具体的な事案において，特許権者が侵害品の販売時に厳密に対応する時期において現実に権利者製品の製造販売を行っている場合には，当該時期における権利者製品の単位数量当たりの現実の利益額を斟酌して，法１０２条１項にいう「単位数量当たりの利益の額」を算定することが相当であるが，この場合においても，この利益額が上記のような性質を有する仮定的な金額であることに照らせば，「単位数量当たりの利益の額」は，必ずしも，当該時期における現実の利益額と一致するものではなく，現実の利益額は，同項にいう「単位数量当たりの利益の額」を認定する上での一応の目安にすぎない。
イ　本件における原告製品の「単位数量当たりの利益の額」についてそこで，以上の前提の下で，本件において原告製品の「単位数量当たりの利益の額」がいくらであるかを，検討する。
上記のとおり，特許権者が侵害品の販売時に対応する時期において現実に権利者製品の製造販売を行っている場合であっても，法１０２条１項にいう「単位数量当たりの利益の額」は，必ずしも，当該時期における現実の利益額と一致するものではないが，現実の利益額が認定可能な場合には「単位数量当たりの利益の額」の算定に際して，これを一応の目安として斟酌した上，特許発明の属する技術分野，権利者製品及び侵害品の内容，単価，販売数量，販売期間，市場における需要状況，権利者及び侵害者の事業規模等の諸般の事情を総合考慮して算定するのが相当である。したがって，本件においても，まず，被告による被告製品販売時期における原告製品の現実の利益額について認定し，しかる後に「単位数量当たりの利益の額」を算定することとする。


なお，法１０２条１項にいう「実施の能力」が，侵害品の販売時に厳密に対応する時期における具体的な製造能力，販売能力を意味するものではなく，特許権の存続期間内に一定量の製品の製造，販売を行う潜在的能力を備えていれば足りることは前に説示したとおりであるところ，本件においては，証拠（甲６２～６５，７５～７８，２００）によれば，原告は，タコグラフ専用印刷機２台とタコグラフ用高速組立機を保有しており，１日８時間で月２５日稼働する場合には，５２８万枚，面積に換算すると８万０８５８㎡の製品を印刷できること，印刷された製品の組立てに関しては，同じく１日８時間で月２５日稼働する場合には，箱数で６０万箱，面積に換算すると６万４３１９㎡の製品を生産できることが認められ，この点に照らせば，原告が「実施の能力」を有することは優に認められるというべきである。
（ア）原告製品の販売価格
証拠（甲３４，４１，４２，８１～９６，９９～１８０，２００，原告代表者。枝番号のあるものについてはそれを含む。）によれば，原告は，日本記録紙に対し，遅くとも平成８年１月ころから原告製品を供給し，本件特許権が設定登録された後である同９年４月にＯＥＭ供給契約を締結して本格的な製品供給を開始したこと，平成９年４月以降の原告の日本記録紙に対する原告製品の販売価格は，次のとおりであったことが認められる。
ａ　平成９年４月から同年１２月まで
１日用１００枚入りタコグラフ・チャート用紙　　４６０円３日用１０組入りタコグラフ・チャート用紙　　　２２０円７日用１０組入りタコグラフ・チャート用紙      ４６０円
ｂ　平成１０年１月から同１１年９月１４日まで
１日用１００枚入りタコグラフ・チャート用紙　　４４０円３日用１０組入りタコグラフ・チャート用紙　　　２２０円７日用１０組入りタコグラフ・チャート用紙      ４４０円
（イ）原告製品の製造経費について
ａ　タコグラフ・チャート用紙の製造原価
①　原紙の購入価格
証拠（甲４３～４５）によれば，原告はタコグラフ・チャート用紙の原紙を大倉三幸株式会社から１８．８５円／㎡で購入している事実が認められる。（計算式）　０．１４５㎏／㎡×１３０円／㎏＝１８．８５円／㎡
②　隠蔽層塗料代
証拠（甲４６～５４）によれば，隠蔽層塗料の種類とその配合量，単価等，配合作業に要する人件費及び送料等は別紙表１のとおりであること，隠蔽層塗料は固形分で６．８g／㎡塗工され，固形分当たりの隠蔽層塗料代は７３４円／㎏であるので，原価は４．９９１円／㎡となることが認められる。（計算式）　０．００６８㎏／㎡×７３４円／㎏＝４．９９１円／㎡
③　黒色層塗料代
証拠（甲５０，５５～５８）によれば，黒色層塗料の種類とその配合量，単価等，配合作業に要する人件費及び送料等は別紙表２のとおりであること，黒色層塗料は固形分で１．５g／㎡塗工され，固形分当たりの隠蔽層塗料代は６５７円／㎏であるので，原価は０．９８６円／㎡となることが認められる。（計算式）　０．００１５㎏／㎡×６５７円／㎏＝０．９８６円／㎡
④　加工料等
証拠（甲５９～６２）によれば，原告は静岡県富士宮市所在の東京製紙株式会社にタコグラフ・チャート用紙の塗工（前記②，③参照），スリッター加工，梱包等を委託し，その費用は３２円／㎡であることが認められる。
⑤　小計
上記の①～④の金額を合計すると，５６．８２７円／㎡となる。
ｂ　印刷コスト
証拠（甲６３～６５）及び弁論の全趣旨によれば，原告は原告製品の製造に当たり高速印刷機を用いて毎時２列６６００回印刷をしていること，作業員の人件費は時給１０００円であることが認められるから，１枚当たりの印刷コストは，０．０７５８円／枚となる。
（計算式）１０００円／時÷１３，２００枚／時＝０．０７５８円／枚なお，２４５ミリ幅１０００メートルのロールを使用した場合，１２５ミリ（タコグラフの１枚四方の一辺の長さ）ごとに２列印刷することによって得られる印刷枚数は，１０００÷０．１２５×２＝１６，０００枚で，この場合の使用面積は，０．２４５×１０００＝２４５㎡であるから，１㎡当たりの印刷枚数は，１６，０００÷２４５＝６５．３枚／㎡となる。
ｃ　１日用タコグラフ・チャート用紙（１００枚入り）の原価
①　チャート用紙の原価
前記ａ，ｂを基に計算すると，８７．０２円となる。
（計算式）１００枚÷６５．３枚／㎡×５６．８２７円／㎡
＝８７．０２円
②　印刷コスト
前記ｂを基に計算すると，７．５８円となる。
（計算式）０．０７５８円／枚×１００枚＝７．５８円
③　包装コスト
証拠（甲４２，６６～７１）によれば，包装コストについては，原告と日本記録紙との間で折半する旨の合意があること，そして原告負担分の内訳は，箱代金９．５円，ビニール袋代金０．５６円，３０箱詰ダンボール箱代４０円（１箱当たり１．３４円）で，その合計は１１．４円になることが認められる。ｄ　３日用タコグラフ・チャート用紙（１組３枚セット１０組入り）の原価
①　チャート用紙の原価
前記ａ，ｂを基に計算すると，２６．１１円となる。
（計算式）３０枚÷６５．３枚／㎡×５６．８２７円／㎡
＝２６．１１円
②　印刷コスト
前記ｂを基に計算すると，２．２８円となる。
（計算式）０．０７５８円／枚×３０枚＝２．２８円
③　台紙コスト


弁論の全趣旨によれば，１セットに１枚の台紙を使用するため，１箱で１０枚の台紙が必要になることが認められる。台紙の購入価格は１８．８５円／㎡であるから，台紙１枚当たりの単価はこれを６５．３枚／㎡で除した０．２８９円となり，１箱に使用する台紙代は２．８９円となる。そして，弁論の全趣旨によれば，台紙は原紙の印刷と同じ方法で丸抜き加工されるため，印刷コスト相当の費用がかかることが認められ，その加工料は０．７５８円となる（計算式は，０．０７５８円×１０枚＝０．７５８円）。したがって，１箱に要する台紙コストは，３．６５円（計算式は，２．８９円＋０．７５８円＝３．６５円）となる。
④　リング代
組立てに際しては，１セットを中央で束ねるリングが必要となるところ，証拠（甲７２～７４）によればその単価は１箱当たり１．１円であることが認められるが，証拠（甲１８５，１８６）によれば原告は平成５年９月，組立用のプラスチックリング４万個の無償提供を受けたことが認められるから，リング代は費用としては考慮しない。
⑤　組立コスト
証拠（甲１８９，２００）及び弁論の全趣旨によれば，原告は平成９年８月２８日に高速自動組立機を導入したが，それまでは従来型の自動組立機を使用していたこと，その組立機の組立能力は，作業員３名で毎時２４０組であること，作業員の人件費は時給７７０円であることが認められるから，１時間当たり２４０組の組立コストは２３１０円である。そうすると，１組の組立コストは，２，３１０円÷２４０組＝９．６２５円であり，箱入り（１０組入り）の組立コストは９６．２５円となる。
そして，証拠（甲７５～７７，７９の１，２）及び弁論の全趣旨によれば，原告が導入した高速組立機は毎時３０００組の組立能力があること，３日用タコグラフ・チャート用紙については平均毎時２８００組の速度で２名のパート従業員（時給７７０円と同７６０円）によって組立作業をしていることが認められるから，１組の組立コストは０．５５円となる（計算式〔７７０円／時＋７６０円／時〕÷２８００組／時＝０．５５円／組）。したがって，高速自動組立機の導入後における箱入り（１０組入り）の組立コストは５．５円となる。既に述べたとおり，法１０２条１項にいう「侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額」は，侵害品の販売時に厳密に対応する時期における具体的な利益の額を意味するものではなく，仮に特許権者において侵害品の販売数量に対応する数量の権利者製品を追加的に製造販売したとすれば，当該追加的製造販売により得られたであろう利益の単位数量当たりの額であることに照らせば，同項の「利益の額」算定のための事情としては，箱入り（１０組入り）の組立コストは，高速組立機導入後の額の５．５円とするのが相当である（なお，上記のとおり，原告の導入した高速自動組立機の稼働能力に余裕があり，パート従業員の稼働率を向上させる余地があることに照らせば，被告の販売した被告製品に対応する数量の原告製品を追加的に製造販売するに当たっては，上記の５．５円を下回る額の費用で足りるものとも考えられるが，一応，ここでは５．５円を費用とする。）。
⑥　包装コスト
前記ｃ③と同一の計算で，１１．４円となる。
ｅ　７日用タコグラフ・チャート用紙（１組７枚セット１０組入り）の原価
①　チャート用紙の原価
前記ａ，ｂを基に計算すると，６０．９１円となる。
（計算式）７０枚÷６５．３枚／㎡×５６．８２７円／㎡
＝６０．９１円
②　印刷コスト
前記ｂを基に計算すると，５．３１円となる。
（計算式）０．０７５８円×７０枚＝５．３１円
③　台紙コスト
前記ｄ③と同様の計算により３．６５円となる。
④　リング代
前記ｄ④と同様の理由で費用としては考慮しない。
⑤　組立コスト
箱入り（１０組入り）の組立コストが高速自動組立機を導入する以前は９６．２５円であること，高速自動組立機を導入した後は２名のパート従業員により組立作業をしていることは３日用タコグラフ・チャート用紙と同様である。ただし，組立速度が毎時平均２４００組である点が異なる（弁論の全趣旨により認められる。）ため，組立コストは６．３７円となる（計算式〔７７０円／時＋７６０円／時〕÷２４００組／時＝０．６３７円／組。なお，被告製品の販売数量に対応する原告製品を追加的に製造販売するに当たっては，６．３７円を下回る額で足りるものとも考えられるが，一応この額をもって費用とすることは，前記ｄ⑤と同様である。）。
⑥　包装コスト
前記ｄ⑥と同一の計算で，１１．４円となる。
ｆ　設備償却費
対象となる設備としては，前記印刷機と組立機（従来型及び高速型）がある。しかし，証拠（甲７８）によれば，原告は埼玉県などから合計１９４０万円の補助金の交付を受けているものであり（そのため原告がこれらの機械の研究開発及び維持等に要した自己負担金は６９９万円である。），また，被告の販売した被告製品に対応する数量の原告製品を追加的に製造販売するに当たって，更に新たな設備の導入が必要であることを認めるに足りる証拠はないので，設備償却費は，費用として考慮しない。
ｇ　経費のまとめ
以上によれば，原告製品（１日用タコグラフ・チャート用紙，３日用タコグラフ・チャート用紙，７日用タコグラフ・チャート用紙）の経費は，次のようになる。
①　１日用タコグラフ・チャート用紙
１０６円
（計算式）８７．０２＋７．５８＋１１．４＝１０６円
②　３日用タコグラフ・チャート用紙
４８．９４円
（計算式）２６．１１＋２．２８＋３．６５＋０＋５．５＋１１．４
＝４８．９４円
③　７日用タコグラフ・チャート用紙
８７．６４円
（計算式）６０．９１＋５．３１＋３．６５＋０＋６．３７＋１１．４
＝８７．６４円
(3)　原告の利益額について


ア　原告製品の販売価格は前記(2)イ（ア）認定のとおりであり，これによれば，平成１０年１月から，１日用タコグラフ・チャート用紙及び７日用タコグラフ・チャート用紙の販売価格が，いずれも４６０円から４４０円に値下げされている。
しかしながら，証拠（甲２００，原告代表者）及び弁論の全趣旨によれば，タコグラフ・チャート用紙には大型用（バス・トラック用）とタクシー用の２種類があること，タコグラフ・チャート用紙を販売している主な会社は矢崎総業，小芝記録紙及び日本記録紙であり，このうち小芝記録紙にタコグラフ・チャート用紙の原紙を供給しているのが被告であり，日本記録紙にタコグラフ・チャート用紙を供給しているのが原告であること，上記各社の市場におけるシェアは，矢崎総業が７０％，小芝記録紙が２０％，日本記録紙が１０％であるが，矢崎総業は自社製品を関連会社の矢崎計器の製造に係るタコグラフメーターの純正品として販売していることが認められる。そうすると，原告製品と被告製品は，矢崎総業の販売先以外の自動車メーカーにおいては完全に競合関係に立つものであり，上記の事実関係においては，平成１０年１月の原告製品の値下げは，原告代表者本人の供述するように，被告による被告製品の販売に対抗するためにやむを得ず行われたものと認めるのが相当であり，被告の侵害行為がなければ，原告は平成１０年１月以降も，従前の販売価格を維持することができたものと認められる。したがって，原告の利益額の算定に当たっては，原告製品の販売価格は値下げ前の価格を基準とすることとする。
そうすると，原告製品の製造経費は，前記(2)イ（イ）認定のとおりであるから，各製品ごとの利益額は，次のとおりとなる。
（ア）１日用タコグラフ・チャート用紙
４６０円－１０６円＝３５４円／箱
であり，１㎡当たりの利益額は，２３０．１３円／㎡となる。（計算式）３５４円／箱÷１００枚／箱×６５．３枚／㎡
＝２３１．１６円／㎡
（イ）３日用タコグラフ・チャート用紙
２２０円－４８．９４円＝１７１．０６円／箱
であり，１㎡当たりの利益額は，３７２．３４円／㎡となる。（計算式）１７１．０６円／箱÷３０枚／箱×６５．３枚／㎡
＝３７２．３４円／㎡
（ウ）７日用タコグラフ・チャート用紙
４６０円－８７．６４円＝３７２．３６円／箱
であり，１㎡当たりの利益額は，３４７．３５円／㎡となる。（計算式）３７２．３６円／箱÷７０枚／箱×６５．３枚／㎡
＝３４７．３５円／㎡
イ　そして，弁論の全趣旨によれば，１日用，７日用，３日用の各タコグラフ・チャート用紙の売上げの箱数量の比率（高速自動組立機を導入した平成９年８月以降）は，おおむね７：２：１であることが認められるから，原告のタコグラフ・チャート用紙１㎡当たりの利益額は，２７１．０１円となる。（計算式）（２３１．１６×７＋３７２．３４×２＋３４７．３５）÷１０
＝２７１．０１円／㎡
ウ　以上の認定事実に，本件特許発明の属する技術分野，原告製品及び被告製品の内容，単価，販売数量，販売期間，タコグラフ・チャート用紙の市場状況，原告及び被告の事業規模など，本件訴訟に提出された全証拠及び弁論の全趣旨により認められる諸般の事情に加え，平成１０年法律第５１号によって現行の特許法１０２条１項の規定が新たに設けられた趣旨をも併せ勘案すれば，本件においては，法１０２条１項にいう「侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額」は，少なくともタコグラフ・チャート用紙１㎡当たり２７０円を下回るものではないというべきである。
(4)　損害額について（まとめ）
前記争いのない事実（第２，１(5)）によれば，被告が平成９年４月１日から同１１年９月１４日までに販売した被告製品の数量は，合計１３６万０８３７㎡である。
したがって，前記(3)ウ認定の原告の「単位数量当たりの利益の額」２７０円／㎡に上記の被告の譲渡数量１３６万０８３７㎡を乗じると，３億６７４２万５９９０円となる。
(5)書証の成立の真正及びその信用性等を争う被告の主張について被告は，原告が原告製品の販売数量，販売価格等を立証する趣旨で提出した各書証について，これを偽造文書又は虚偽内容を記載した文書であるとして，成立の真正及び信用性を争うので，この点について判断する。ア　納品書（控）（書証番号は前記「被告の主張」欄のとおりであるので，記載を省略する。）について
証拠（甲２００，２０２，２０３の１，２，原告代表者）及び弁論の全趣旨によれば，上記納品書（控）の作成経過等に関して，次の事実が認められる。（ア）原告が原告製品を製造するに当たっては，日本記録紙から月初めか前月の末に購入予定が示されることになっている。その注文は口頭でされることが多く，型式と数量（箱又はケース）を原告代表者が聞き取って記憶するか，場合によりタコグラフ・チャート用紙の裏面などにメモの形で残すことにしている。（イ）原告は，自社工場及び日本記録紙の工場敷地内にある原告の工場に生産に必要な原反用紙を納入し，原告製品を製造する。そして，製造された製品を日本記録紙に引き渡す際に，原告代表者と日本記録紙の担当者は目視でその型式を確認する。そして双方は，１日用，３日用，７日用のそれぞれについて数量を確認し，原告代表者は，納品の事実の確認の印として，日本記録紙の担当者に市販の物品受領書の用紙に署名してもらっている。
（ウ）上記の納品作業は箱単位で行われるが，型式について上記のとおり既に当事者間で確認されているため，作業としては箱数を確認することにより数量を確認することだけが行われている。なお，原告会社においては，出荷，納品，引渡し及びその確認並びに在庫の管理は，すべて原告代表者が１人で行っている。（エ）原告会社では，平成１０年６月ころから，それまで１人の従業員が行っていた経理事務を２名が交代で行うように改めた。そして，上記納品書（控）については，コンピュータ管理ではなく，２名の担当者がそれぞれ必要な枚数分だけ用紙をちぎった上でパソコンに接続されたプリンタに給紙して印刷するという方法で作成していた。
上記の認定事実によれば，納品書（控）が偽造又は虚偽内容であるとして被告が主張する点は，いずれも採用できない。


すなわち，①品名等の記載がない点については，その必要がなかったから記載しなかったということができる。②用紙の作成の順序が連続していない点については，納品書（控）の用紙をちぎってプリンタに給紙する際に順番の狂いが生じた可能性があるし，上記（イ）の物品受領書に基づき後で正式な納品書を作成したとも考えられる。③１日用，３日用，７日用の記載の順序が異なる点については，上記２名の経理担当者の癖によるものとも考えられる。なお，原告訴訟代理人は，本件口頭弁論終結の日である平成１３年４月１６日に至るまで前記物品受領書が存在することを明らかにしていなかったが，この点は，当審における訴訟手続進行の経緯，各弁論期日ないし弁論準備期日における原告訴訟代理人の言動及び本人尋問における原告代表者本人の供述に照らせば，正式な書類としての納品書（控）があれば立証として十分であるという立場から，手控えとしての物品受領書まで提出する必要はないとの原告訴訟代理人の判断からあえてそれ以前に提出しなかったものと理解することができる。そして，原告訴訟代理人の上記判断は，原告会社では物品受領書をつづってある冊子をすべて使い終わり代金の決済が終わった時点でこれを廃棄していること，甲２０３の１，２を含む物品受領書のつづりは口頭弁論終結時において現に使用中であったこと（いずれも原告代表者の尋問の結果により認められる。）からすれば，不合理ということはできない。
以上によれば，被告の主張は採用できず，納品書（控）は真正に作成され，記載内容も真実であると認めるのが相当である。
イ　請求書の控え（書証番号は前記「被告の主張」欄のとおりであるので，記載を省略する。）について
これらの書証が偽造文書又は虚偽内容を記載した文書でないことは，上記アで説示したところから明らかである。
ウ　タコグラフ・チャート用紙の購入価格証明書（甲４２）について被告が，上記書証が偽造又は虚偽内容を記載したものであるとする理由について検討するに，いずれも採用できない。
すなわち，①平成９年中には原告は７日用のタコグラフ・チャート用紙を日本記録紙に納品していなかったという点については，証拠（甲１８３，１８４，２００，原告代表者）によれば，原告は遅くとも平成８年４月１６日までには従来型の自動組立機を用いて３日用及び７日用のタコグラフ・チャート用紙の製造を行っていたこと，原告はその後同９年８月ころにこれを改良した高速自動組立機を導入し，現在に至るまでこの機械を用いて原告製品の製造を行っていることが認められるから，被告の主張に理由がないことが明らかである。また，②記載されている日本記録紙の販売価格が実際と異なるという点については，証拠（乙５３，５４）及び弁論の全趣旨によれば，日本記録紙は平成１３年１月の時点でもバス・トラック用のタコグラフ・チャート用紙について標準価格を９００円と設定していること，同社は７日用タコグラフ・チャート用紙につき３９５円という価格を設定したことがあったが，それは被告製品の市場流入による値崩れに対抗するためのキャンペーンの一環であったことが認められるから，販売価格にばらつきがあっても何ら不自然ではないというべきである。以上によれば，被告の主張は理由がなく，上記購入価格証明書は真正に作成され，記載内容も真実であると認めるのが相当である。
エ　ＯＥＭ供給証明書（甲３４）について
被告は，上記書証に記載されている日本記録紙が原告から供給を受けた数量には疑義がある旨を指摘するが，これを精査しても別段不合理な点はみられないし，そもそも日本記録紙が殊更虚偽の事実を証明するとは到底思われない。したがって，被告の主張は理由がなく，ＯＥＭ供給証明書は真正に作成され，記載内容も真実であると認めるのが相当である。
オ販売用パンフレット（甲３５）について
被告は，上記書証の印字方法や紙質等を挙げて偽造文書である旨主張するが，証拠（甲１９５）によれば，この文書は社会福祉法人東京都練馬就労支援ホームが日本記録紙の委託を受けて平成９年９月１０日３０００部印刷したうちの１部であることが認められるから，被告の主張は理由がない。したがって，販売用パンフレットは真正に作成され，記載内容も真実であると認めるのが相当である。カ　請求書（書証番号は前記「被告の主張」欄のとおりであるので，記載を省略する。）について
これらの書証が偽造文書又は虚偽内容を記載した文書でないことは，前記アで説示したところから明らかである。
以上によれば，被告の主張はいずれも理由がなく，上記アからカまでの各書証は損害額の認定に用いることができるというべきである。
キ　原告の利益額について
この点について，被告は商工リサーチにより公表されている原告会社の利益額と原告主張の利益額には大きな差異があるから，原告の主張する利益額は採用すべきでない旨主張するが，証拠（甲２００，原告代表者）によれば，原告会社では本件特許以外にも高分子合成，マイクロカプセル等の分野において技術開発を継続的に行い，そのための研究開発費がかかったり，事業として成功せず欠損が生じたこともあったことが認められるから，公表に係る利益額が少なくても何ら不合理ではない。被告の主張は採用できない。
７　結論
以上によれば，原告の請求のうち，被告製品の製造等の差止め及び廃棄を求める請求は理由があるが，損害賠償については，３億６７４２万５９９０円及びうち２億５７０６万７５００円に対する平成１１年１０月２２日から，うち１億１０３５万８４９０円に対する平成１２年１１月８日から各支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある（なお，仮執行宣言については，主文第６項記載の限度で認めることとする。）。
よって，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４６部
裁判長裁判官　　三　　　村　　　量　　　一
裁判官　　村　　　越　　　啓　　　悦
裁判官　　和　久　田　　　道　　　雄
別紙　製品目録
別表　被告タコグラフ売上推移
別表１・２


平成１８年１月３１日判決言渡　同日原本領収　裁判所書記官平成１７年(ワ)第２５３８号　職務発明対価請求事件
口頭弁論終結日　平成１７年１１月１５日
判　　　　　　決
原　　　　　　　告　　　Ａ
同訴訟代理人弁護士　　　長　　　浜　　　周　　　生
被　　　　　　　告　　　和光純薬工業株式会社
同訴訟代理人弁護士      竹　　　田　　　　　　　稔同　　　　　　　　　　　川　　　田　　　　　　　篤同復代理人弁護士　　　飯　　    野　　　泰　　　子同補佐人弁理士          小　　　栗　　　久　　　典
主　　　　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
被告は，原告に対し，金５０００万円及びこれに対する平成１７年２月１９日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５パーセントの割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
１　事案の概要
本件は，被告の従業員であった原告が，後記発明は原告の職務に属し，原告が発明してその特許を受ける権利を被告に譲渡したと主張して，被告に対し，特許法３５条に基づき，譲渡の対価である１２億５０００万円の一部請求として５０００万円及びこれに対する平成１７年２月１９日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
２　争いのない事実等
(1)　当事者
ア　原告は，高等専門学校を卒業して，昭和６０年に被告に入社したが，平成１３年に退職するまでの間，一貫して営業を担当していた。原告は，平成８年当時は，被告の電子工業薬品部電子工業薬品第二課（以下「電薬二課」という。）に配属されて，被告の顧客である株式会社Ｂ等への営業の仕事に従事していた。イ　被告は，試薬及び化学工業薬品等の生産，売買並びに輸出入を主たる目的とする株式会社である。
(2)　被告の特許権
被告は，次の特許権を有している（以下，その特許請求の範囲請求項１に記載された特許発明を「本件発明」，その特許出願の願書に添付した明細書を「本件明細書」という。）。
特許番号　　第３２１９０２０号
発明の名称　　洗浄処理剤
出　願　日　　平成９年５月２７日
出願番号　　特願平９－１５２８３４
登　録　日    平成１３年８月１０日
特許請求の範囲（請求項１）
「(a)モノカルボン酸，ジカルボン酸，トリカルボン酸，没食子酸以外のオキシカルボン酸，及びアスパラギン酸及びグルタミン酸から選ばれたアミノカルボン酸から成る群より選ばれた有機酸及び(b)エチレンジアミン四酢酸及びトランス-1,2-ジアミノシクロヘキサン四酢酸から選ばれたアミノポリカルボン酸，ホスホン酸誘導体，縮合リン酸，ジケトン類，アミン類，及びハロゲン化物イオン，シアン化物イオン，チオシアン酸イオン，チオ硫酸イオン及びアンモニウムイオンから選ばれた無機イオンから成る群より選ばれた錯化剤を主に含んで成る，金属配線が施された半導体基板表面の洗浄処理剤。」
(3)　発明者欄の記載
本件特許公報中の発明者欄には，いずれも被告の従業者であるＣ（以下「Ｃ」という。），Ｄ（以下「Ｄ」という。）及びＥ（以下「Ｅ」という。）の氏名が記載されている。
(4)　本件明細書の記載
本件明細書には，次の記載がある（甲１）。
ア　発明が解決しようとする課題
「上記した如き状況に鑑み本発明が解決しようとする課題は，半導体基板表面に施された金属配線の腐食の問題や半導体基板表面のマイクロラフネスの増加の問題を起こすことなく洗浄が可能な，半導体基板表面の洗浄処理剤及びこれを用いた処理方法を提供することにある。」
イ　本件発明を解決するための手段
「本発明は上記課題を解決する目的でなされたものであり，本発明は，カルボキシル基を少なくとも１個有する有機酸と，錯化剤とを含んで成る半導体基板表面の洗浄処理剤に関する。また，本発明は更に，カルボキシル基を少なくとも１個有する有機酸と，錯化剤とを含んで成る洗浄処理剤で，半導体基板表面を処理することから成る半導体基板表面の洗浄処理方法に関する。」
(5)　原告が起案した検討依頼書
原告は，平成８年４月１５日付の検討依頼書と題する書面（甲２，乙１の１及び２。以下「本件検討依頼書」という。）を起案した。本件検討依頼書には，以下の要望等が記載されている。
次の成分を含む３０リットルのサンプル品の作成
ア　クエン酸１％，Ｆ成分及びＡＸＬ
イ　クエン酸５％，Ｆ成分及びＡＸＬ
ウ　クエン酸１０％，Ｆ成分及びＡＸＬ
エ　アないしウの場合において，ＡＸＬの安定性に問題があるときは，Ｆ成分のみ又はＥＤＴＡ等を加えるものとする。
なお，上記記載の次の各号に掲げる成分は，それぞれ当該各号記載のものを意味する。
ア　クエン酸　　　特定の有機酸
イ　Ｆ成分　　　　特定の錯化剤（なお，錯化剤は，別名キレート剤ともいう。）を示す被告の暗号


ウ　ＡＸＬ　　　　特定の錯化剤を含む被告商品を示す被告の暗号（正確には，ＡＸＬ－１という。）
エ　ＥＤＴＡ　　　エチレンジアミン四酢酸の略称
(6)　被告の実験等について
ア　Ｄは，別紙実験結果一覧表(1)及び(2)のとおり，クエン酸及びクエン酸以外の有機酸並びにクエン酸と錯化剤を組み合わせる実験を行った。イ　原告は，本件検討依頼書を起案して，これを被告の責任者に提出したものの，その他には上記アの実験を含めて本件発明に一切関与していない。
３　本件の争点
(1)　原告が本件発明の発明者か否か。
(2)　原告が被告に特許を受ける権利を承継させたか否か。(3)　特許を受ける権利の譲渡の相当の対価はいくらか。
第３　争点に関する当事者の主張
１　争点(1)（発明者性）について
〔原告の主張〕
(1)　発明者性について
ア　本件発明の特徴
本件発明は，金属配線が施された半導体基板表面の化学的機械的研磨（以下「ＣＭＰ」という。）後に当該基板表面を洗浄する場合において，洗浄スピードと洗浄力を向上させるために，有機酸に錯化剤を組み合わせることによって，その洗浄効果を向上させるものである。この内容は，本件明細書の【００１２】において，「本発明者らは上記目的を達成すべく鋭意研究を重ねた結果，カルボキシル基を少なくとも１個有する有機酸に，金属汚染物質と錯化合物を形成する錯化剤を添加して半導体基板表面を洗浄することにより，強酸や強アルカリ性溶液を使用する際に生じる，半導体基板表面に施された金属配線の腐食を起こすことなく，また，半導体基板表面の平坦度を損なうことなく，容易に半導体基板表面に吸着又は付着した金属汚染の除去を行うことができることを見出し，本発明を完成させるに至った。」と記載されている。
そうすると，原告が起案した本件検討依頼書に記載されている有機酸と錯化剤を含む洗浄処理剤という着想（以下「本件着想」という。）は，まさに本件発明そのものであるから，原告が，本件発明についてその余の関与をしていない場合であっても，本件発明の発明者であることは明らかである。
イ　本件発明に係る実験の意義
本件特許の発明者欄には，Ｃ，Ｄ及びＥの氏名がそれぞれ記載されている。
(ア)　Ｃ及びＥについて
Ｃ及びＥは，本件発明の効果につき否定的な意見を述べていた上，前記第２の２(6)ア記載の実験に加わらず，これをＤに任せていたものであるから，本件発明の共同発明者とはいえない。
(イ)　Ｄについて
Ｄは，前記第２の２(6)ア記載の実験を行ったが，本件着想に基づいて，有機酸及び錯化剤並びにこれらの配合比率の効果を調査したにすぎないから，調査員又は作業員であって，共同発明者とはいえない。しかも，この実験は，ある程度の化学知識を有する者からみれば，誰でもできる作業であり，当たり前のことを当たり前に行っているにすぎないものであるから，このような意味からしても，Ｄは，専門学校レベルの実験により，本件発明の効果を測定した者にすぎない。
したがって，Ｄは，本件発明の共同発明者とはいえない。
ウ　原告の発明者性
本件発明は，原告が有していた半導体洗浄に関する技術的又は化学的知見の下に，具体的効果も予測しながら提出された本件検討依頼書記載の本件着想に基づいて，発明者欄に記載された者のうち，Ｄによる専門学校レベルの実験により，その効果を測定又は確認したものである。
したがって，本件発明は，原告の単独発明又は原告及びＤの共同発明である。
(2)　原告が本件発明を着想するに至る経緯
ア　原告の業務内容について
原告は，本件発明当時，電薬二課に所属する営業担当者であった。原告は，同課において，Ｂ（●●），Ｆ（■■■），Ｇ（▲▲）の半導体製造プロセスに関する技術開発部門と折衝し，その中で各社が半導体製造プロセスにおいて必要としている薬品（洗浄剤）を特定して，そのニーズに合った製品を実際に発明していた。
このように，原告は，被告の研究開発担当者ではなく，営業担当者であったが，この事実をもって，原告の発明者性を否定することはできない。すなわち，被告の営業担当者には，単なる営業のみでなく，顧客の求める製品を見極めるために，製品開発に関する非常に高度な化学的知識が要求されていたことから，原告は，日頃から化学的知識を十分に蓄えていた。このような経験を有していたからこそ，原告は，営業担当者であっても，本件発明を着想することができたのである。
なお，原告が，本件発明の発明者として名を連ねられなかった理由は，営業部門と研究開発部門とを単純に峻別する被告の旧態依然とした体質にある。
イ　アの業務による知識の蓄積について
原告は，昭和６０年に被告に入社してから約７年間，化成品（医薬品，化粧品又は合成樹脂等をいう。）の営業を担当していた。このような医薬品の営業を担当する中で，本件発明の基礎となる錯化剤に関する知識を蓄積した。すなわち，錯化剤とは，「ＦｅやＡｌなどの金属又は金属類似元素の原子・イオンの周囲に配位子と呼ばれる原子・イオン又は原子団が方向性をもって立体的に結合し，一つの原子集団を作っているもの」と定義されるものであり，医薬品又は洗浄剤において，よく用いられるものである。医薬品の錯化剤には，ＭＲＩ造影剤のガドリニウム錯化剤，抗ガン剤のｐｔ錯化剤（シスプラチン）等があり，「ＡＸＬ－１」と称する被告製品に含まれる錯化剤などは，当時の痴呆症（現在の認知症）の原因として疑われていたＡｌの除去のため医薬品として採用されることも検討されていた。そのため，原告は，早くからこれらの種類の錯化剤に関する知識を相当程度蓄積していた。
他方で，原告は，ほぼ同時期に化粧品及びトイレタリーなどの工業用洗浄剤の開発にも関わっており，この開発を通じて金属洗浄に関する知識も同時に蓄えていったものである。
本件発明の特徴は，デリケートとされていた金属配線基板の洗浄において，洗浄スピードと洗浄力を向上させるために，有機酸と錯化剤を組み合わせて使用したことにあるが，このような着想は，上記のような錯化剤に関する原告の知識経験の中から生じたものである。
(3)　被告が本件着想を得た時期について


被告は，原告よりも先に本件着想を得ていたと主張している。しかし，Ｅは，原告から本件検討依頼書を示されたときに本件着想を否定したことを自ら認めているのであって，このような事実からも，原告が本件検討依頼書を提出し，もって本件発明の届出をする前には，被告は本件着想を得ていなかったことは明らかである。
〔被告の主張〕
(1)　本件発明の特徴
本件発明は，ＣＭＰ後の洗浄において，その洗浄効果を向上させるために，①　金属配線を損傷することなく，一定の洗浄効果を有する特定の種類の有機酸を選択し，②　①の有機酸と組み合わせることが可能であって，ＣＭＰで用いられるスラリー中の鉄成分に由来する鉄及び当時金属配線に用いられていたアルミニウムの粒子による汚染の除去能力に優れた特定の種類の錯化剤を，実験を通じて具体的に選択したところにある。
すなわち，本件特許の請求項１の記載によれば，本件発明は，単に有機酸と錯化剤を組み合わせるものではなく，これらの種類を具体的に特定して，これらを組み合わせるものであるが，その組合せの有用性は，有機酸と錯化剤の化学名だけから予測することは困難であって，具体的な実験をした上で，これを確認する必要がある。具体的には，本件発明では，アルミニウム溶解度がそれ自体高い有機酸を選択した上で（別紙実験結果一覧表(1)），その濃度の異なる有機酸にそれぞれ量の異なる各種の錯化剤を組み合わせた結果，主としてアルミニウム溶解度が０．５ppm以上となるものに特定している（別紙実験結果一覧表(2)）。したがって，本件発明は，具体的な実験をすることで初めて得られるものであるから，本件着想は，本件発明とはなり得ないことは明らかである。
(2)　被告が本件着想を得た時期について
被告は，本件検討依頼書の提出以前から，本件着想を得ていた。したがって，本件着想の内容如何にかかわらず，原告は，本件発明の発明者とはいえない。すなわち，次の各号に掲げる日時には，それぞれ当該各号に定める事実があったから，被告の東京研究所第四研究室では，少なくとも，本件検討依頼書の提出以前の平成７年１１月ころには，本件着想を得ていたことは明らかである。なお，本件着想は，後記アのとおり，平成７年１０月２４日に，株式会社ＢのＨから示されたものであるから，そもそも原告のものであるということはできない。
ア　平成７年１０月２４日原告は，株式会社ＢのＨからＣＭＰ後の洗浄において，クエン酸に錯化剤を添加することを検討しているとの情報を得た。イ　平成７年１１月６日　　Ｃは，Ｉ株式会社から錯化剤を利用したＣＭＰ後の洗浄を検討しているとの情報を得たことから，被告は，この件について，クエン酸水溶液を紹介するとともに，できる範囲での協力を約束した。ウ　平成７年１１月６日　電薬二課のＪは，被告の化成品開発部にクエン酸のキレート作用について調査を依頼した。
エ　平成７年１１月８日　原告は，アの情報を電薬二課の原告のノートの１７頁に書き留めていたが，電薬二課長のＫは，同日これを確認し，同記載欄末尾に捺印した。
オ　平成７年１２月１９日化成品開発部のＬは，ウに対して書面で報告したが，その書面の「調査略結果」の「補足」には，課題として，クエン酸水溶液に錯化剤等を添加して洗浄力を上げることが記載されていた。カ　平成８年３月１２日　Ｅ，電薬二課長のＭ及び原告は，Ｆの■■■事業場を訪問し，ＣＭＰ後の洗浄液として錯化剤の添加によるクエン酸水溶液の高機能化を検討していると説明した。
キ　平成８年４月５日　　Ｅは，「１２４期の開発テーマ」（１２４期とは，平成８年４月１日から平成９年３月３１日までの期間をいう。）と題する書面において，「（クエン酸＋キレート剤）としたＣＭＰ用機能性洗浄液の開発」と記載した。
ク　平成８年４月１５日　Ｄがクエン酸と錯化剤とを組み合わせる実験を開始した。
(3)　まとめ
以上のとおり，原告は，本件発明の発明者ではなく，結局のところ，被告の営業係員として，本件検討依頼書を通じて，得意先の要請を被告の責任者に伝達したにすぎない。
２　争点(2)（特許を受ける権利の譲渡の有無）について
〔原告の主張〕
原告は，被告に対し，本件検討依頼書により本件発明の届出をした平成８年４月１５日から本件特許の出願日である平成９年５月２７日までの間に，特許を受ける権利を譲渡した。
〔被告の主張〕
否認する。本件検討依頼書は特許を受ける権利の譲渡に使用される文書ではない。
３　争点(3)（対価の額）について
〔原告の主張〕
特許公報記載の発明者であるＤは，本件発明の効果の調査員又は作業員にすぎないから，本件発明は，原告の単独発明である。仮に，本件発明が実験により裏付けられて初めて実施可能となるものであり，本件発明がＤとの共同発明になるとしても，原告の寄与割合は，５０％を下回らない。
他方で，被告は，本件発明に基づいて，「ＣＩＲＥＸ」という商品を開発してこれを販売しているところ，この商品の平成８年以降の粗利益は２２億円，ロイヤルティ収入は３億円である。
したがって，譲渡の対価は，上記の合計額である２５億円の５０％である１２億５０００万円である。
〔被告の主張〕
否認する。なお，「ＣＩＲＥＸ」は，クエン酸の３０％水溶液に錯化剤である「Ｈ成分」（特定の錯化剤を意味する被告の暗号をいう。）を添加したものであるが，「Ｈ成分」は，「Ｆ成分」とも「ＡＸＬ－１」に添加されている錯化剤とも異なるものである。
第４　当裁判所の判断
１　証拠によって認められる事実
前記争いのない事実に証拠（甲２，６の２，７，乙１の１及び２，３ないし１１，１４，１６の１及び２，１７ないし２０）及び弁論の全趣旨を総合すれば，次の各事実が認められる。
(1)　半導体基板表面の洗浄処理剤の研究開発担当部署
ア　研究開発担当部署


被告において，研究開発の担当部署である東京研究所第四研究室（現在は化成品研究所と名称を変更している。以下「第四研究室」という。）は，無機化学を担当しており，主として半導体等の電子工業薬品の開発を担当していた。Ｃは，昭和６１年４月から平成１７年３月まで第四研究室に配属され，錯体を中心とする電子工業用薬品の研究開発に従事していた。Ｅは，昭和５９年３月から平成１６年４月まで第四研究室に配属され，錯体及び錯形成反応を中心とする無機化学の研究に従事していた。Ｄは，平成８年４月１１日から第四研究室に配属されている（乙７，８）。
イ　クエン酸関係の洗浄処理剤の開発
(ア)　被告は，昭和６１年ころから，クエン酸（特定の有機酸のことをいう。）の１０％水溶液である「ＣＡ－１０」という商品を販売した。その商品開発にはＥ及びＣが関与した。
(イ)　被告は，平成６年ころから，上記(ア)の商品を改良して，クエン酸の１０％水溶液をさらに高純度化した「ＣＡ－ＨＰ１０」という商品を販売した。その商品開発にはＥ及びＣが関与した。
(ウ)　被告は，平成７年１０月から，クエン酸の３０％水溶液である「ＣＡ－３０」という商品を販売した。その商品開発は，株式会社Ｂ●●●工場を担当していたＱからの情報を端緒としたものであり，Ｃが主に担当した（乙７，８，１４）。
ウ　錯化剤関係の洗浄処理剤の開発
(ア)　被告は，第四研究室において，平成２年から３年までにかけて，過酸化水素水に「Ｆ成分」（特定の錯化剤（なお，錯化剤は，別名キレート剤ともいう。）を示す被告の暗号をいう。）を添加した「ハイリンパーＨＰ」という商品を開発し，平成４年１０月ころから製造を開始した。
(イ)　上記(ア)の商品は，半導体基板表面の鉄を洗浄するには有効であったが，アルミニウムを洗浄するには十分ではなかった。そこで，Ｃは，第四研究室において，アルミニウムの洗浄に有効な錯化剤を特定するために実験を繰り返した。
(ウ)　上記(イ)の実験の結果，Ｃは，平成７年ころ，アルミニウムの洗浄に有効な錯化剤を発見したことから，被告は，この錯化剤を添加した「ＡＸＬ－１」という商品を開発した。
(エ)　被告は，平成７年から平成８年までに，「ＡＸＬ－１」のサンプル品を顧客に提供したが，「ＡＸＬ－１」に含まれる錯化剤は，酸性領域の水溶液又は過酸化水素水中で非常に不安定であって，純水中においても，なお安定性に問題があったことから，被告は，結局「ＡＸＬ－１」を販売するまでには至らなかった（乙７，８）。
(2)　半導体基板表面の洗浄処理剤の営業担当部署
ア被告の電薬二課は，半導体等の電子工業品を対象とした薬品の営業を行う部署であり，前記(1)の半導体基板表面の洗浄処理剤の営業も担当していた。原告は，平成８年当時，電薬二課において，株式会社Ｂ等への営業に従事していた（乙９）。
イ　被告は，第四研究室が「Ｆ成分」を添加した「ハイリンパーＨＰ」及び特定の錯化剤を添加した「ＡＸＬ－１」を開発したことから，被告は，平成７年ころから平成８年ころまでにかけて，その顧客に対して，電薬二課の原告らの営業担当者を通じて，これらの商品の営業活動をしていた（乙９）。
(3)　本件検討依頼書
ア　検討依頼書の性質
検討依頼書は，営業担当部署が顧客から要望を受けた場合において，要望事項を社内に周知させるとともに，当該要望事項が実現可能なものであるか否かについて，研究開発担当部署である東京研究所に検討を依頼するために作成される社内文書である。
そして，営業担当部署において作成された検討依頼書は，企画開発部署である化成品開発課等の承認を得た上で，東京研究所に送付されることになる（乙９）。
イ　本件検討依頼書の提出
電薬二課に所属していた原告は，平成８年４月１５日，以下の内容の「ＣＭＰ後，洗浄剤」についての「検討依頼書」（本件検討依頼書。甲２，乙１の１及び２）を起案し，電子工業薬品部のＮ部長及び同部電業二課のＭ課長の決裁を得た上，東京研究所長宛に提出した。
(ア)　「会社名」欄の記載内容
株式会社Ｂその他半導体メーカー
(イ)　「検討要望事項」欄の記載内容
ａ　下記３品の調液検討，サンプル作成をお願い申し上げます。
①　クエン酸１％＋Ｆ成分＋ＡＸＬ
②　クエン酸５％＋Ｆ成分＋ＡＸＬ
③　クエン酸１０％＋Ｆ成分＋ＡＸＬ
ｂ　①②③を各３０リットル
ｃ　ＡＸＬ安定性に問題がある場合は，Ｆ成分のみまたＥＤＴＡ等，検討お願いします。
(ウ)　「経緯・背景・市場性・技術動向等の情報」欄の記載内容
ａ　市場
…半導体メーカーは，今年よりメモリー，ロジックの製造プロセスにＣＭＰを採用開始予定であります。今後数年のうちに，ＣＭＰ後の洗浄剤市場は，数億円／Ｍとなります。
（例）Ｂ●●●量産時のＣＡ－３０
使用方法…常温ブラシ洗浄３０秒　ＣＡ－３０　７００ミリリッ
トル／ウエハー
量産時ウエハー６万枚／Ｍ…ＣＡ－３０とし
て４２立方メートル／Ｍ
ｂ　価格
…上記●●●使用方法のＣＡ－３０では，ウエハー当たり１０５０円／ウエハー（ＣＡ－３０　１５００円／リットルとして）のコストがかかっており，現在，使用量の縮少，シュウ酸への代替等検討しております。希望価格は，２００円／ウエハーであり，低濃度クエン酸＋Ｆ成分系で，対応できればと考えています。
ｃ　評価基準
…ＣＡ－３０と同等（鉄及びアルミニウムにつき，１平方センチメートル当たり１×１０の１１乗atm以下）


参考…鉄とアルミニウム以外は，ＣＡ－１０でも洗浄できる。
ｄ　サンプル希望日　平成８年４月２４日
ｅ　Ｂ検討スケジュール
①　４月から５月まで
上記サンプルにて第一次特性評価（Ｂ●●●●●研究所）
②　５月
第一次評価結果により改良品にて第二次特性評価及び処方決定
（同所）
③　６月
処方決定品濃縮タイプサンプル提出及び試作（同所）（●●●試作ライン）
④　７月
●●●量産開始
⑤　検討用ウエハーＢより入手可
ウ　本件検討依頼書に対する回答
本件検討依頼書は，平成８年４月１６日付で化成品開発部のＯ部長及びＰ課長の回覧を経て，同月１８日に東京研究所に到達した。Ｅは，同年５月６日，化成品開発課に宛て，「Ｐ課長殿　毎々，お世話様です。本件，とりあえず回答します。詳細は，プロジェクトなどで報告協議したいと思います。」と付記して，「本検討依頼に着手致します。サンプル提出は５月中旬を予定しています。」旨回答した。化成品開発課のＰ課長は，同月７日に，その回答を確認した（甲２，乙１の１及び２）。
(4)　半導体基板表面の洗浄処理剤の新商品の開発
ア　原告は，平成７年１０月２４日ころ，株式会社ＢのＨから，クエン酸を希釈すると洗浄効果が下がるため，錯化剤などの他の添加剤を併用することを検討したことがあると伝えられた。このことにつき，原告は，被告の電薬二課のノート（甲６の２，７）の同日欄に「ＢＨ氏　クエン酸３０％　本品タングステンＣＭＰ後洗浄に採用頂くが，コスト，和光生産性の面より１０％以下での使用法改良を検討しており，状況聴取。希釈するとどうしても洗浄効果ダウンする為，他添加剤（キレートｅｔｃ）併用検討したが，それ以降検討していないと。和光としては，生産効率のアップによるコストダウンを努力して欲しいと。」と記載し，同年１１月８日欄末尾に電薬二課のＫ課長の印鑑が捺印されている。イ　Ｃその他の被告の従業員が，平成７年１１月６日，Ｉ株式会社に出張したところ，同社が，Ｃらに対し，ＣＭＰ後に錯化剤を利用した洗浄方法を検討していると述べたことから，被告は，主として被告の商品であるクエン酸溶液を紹介し，今後できる範囲で協力することを約束した（乙１０）。ウ　被告の電薬二課のＪは，被告の化成品開発部に対して，平成７年１１月６日，クエン酸のキレート安定化定数ＰＨ依存性について調査するよう調査依頼書（乙１６の１）を発行し，化成品開発課のＰ課長が受け付けた。これに対し，化成品開発部のＬは，同年１２月１９日，「金属－クエン酸錯体のｐＨ依存性について」と題する書面（乙１６の２）をもって報告するとともに，調査略結果として，「洗浄メカニズムの究明，クエン酸の性質，またその性質を知った上でクエン酸に何かを添加して効果を向上出来ないのか，クエン酸以外のキレート剤で効果は上がらないのか」と補足し，化成品開発部のＰ課長の決裁を得た（乙１６の１，１９，２０）。
エ　Ｅは，平成８年４月５日，第１回電材プロジェクト会議用資料として，現在着手中のテーマとともに検討の目的や商品展開への簡略な戦略を報告するために，「１２４期の開発テーマについて」と題する書面（乙１１。１２４期とは，平成８年４月１日から平成９年３月３１日までの期間のことをいう。）を作成し，被告の電子工業薬品部に対して提出した。この書面の「商品展開への簡略的なシナリオなど」の欄には，「（クエン酸＋キレート剤）としたＣＭＰ用機能性洗浄液の開発」と記載されている。
(5)　本件発明に関する実験について
Ｄは，平成８年４月１１日に第四研究室に配属され，上司であるＥの指示により，同月１５日，洗浄処理剤として，クエン酸と錯化剤とを組み合わせる実験に着手した。Ｄは，別紙実験結果一覧表(1)及び(2)のとおり，クエン酸及びクエン酸以外の有機酸並びにクエン酸と錯化剤とを組み合わせる実験を行った（乙１７，１８）。
(6)　本件特許出願
Ｃ，Ｄ及びＥの３名は，平成８年５月１４日，被告に対し，本件発明に係る発明考案届出書（乙３），特許出願依頼書（乙４）及び特許を受ける権利の譲渡証（乙５）を提出した。被告は，平成９年５月２７日，本件特許を出願し，平成１３年８月１０日，本件特許が登録された（甲１，乙６）。本件特許公報中の発明者欄には，Ｃ，Ｄ及びＥの３名の氏名が記載されている（甲１）。
２　争点(1)（発明者性）について
(1)　本件着想について
原告は，本件検討依頼書に記載された本件着想が，本件発明そのものである旨主張する。
しかしながら，前記１(3)の認定事実によれば，被告の検討依頼書は，営業担当部署が顧客から要望を受けた場合において，研究開発担当部署に検討を依頼するために作成される被告の社内文書であって，本件検討依頼書は，被告の顧客である株式会社Ｂ等の半導体メーカーが洗浄処理剤のサンプルを要望したことから，被告の東京研究所に対して，これを作成するように依頼した文書であると認められる。
そして，前記１(4)アのとおり，株式会社Ｂが，平成７年１０月時点において，既にクエン酸に錯化剤を添加することを研究テーマとしていたことに照らしても，原告は，被告の営業担当者として，株式会社Ｂ等の顧客の要望を自己の所属する電薬二課に報告したにすぎないものであるから，結局，本件検討依頼書に記載された本件着想は，原告が自ら着想したものではないことは明らかである。したがって，本件着想が自らの着想であることを前提とする原告の主張は，その前提を欠く。
(2)　本件発明における本件着想の位置付け
仮に，原告が本件着想をしたとしても，以下のとおり，本件着想をしたことをもって発明者といえるものではない。


ア　「発明」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいうから（特許法２条１項），真の発明者（共同発明者）といえるためには，当該発明における技術的思想の創作行為に現実に加担したことが必要である。したがって，具体的着想を示さずに，単なるアイデアや研究テーマを与えたにすぎない者などは，技術的思想の創作行為に現実に加担したとはいえないから，真の発明者ということはできない。
また，化学関連の分野についての発明においては，一般的に，着想を具体化した結果を事前に予測することが容易とはいえないため，着想がそのまま当業者が実施可能な発明の成立に結び付くものとはいえず，実験を繰り返してその有用性を確認し，有用性のある範囲のものを確認することによって技術的思想が完成する場合がある。したがって，このような場合には，着想を示したのみでは，技術的思想の創作行為に現実に加担したとはいえないから，着想を示した者をもって真の発明者ということはできない。
イ　本件発明は，単なる有機酸と錯化剤ではなく，それぞれの特定の種類を選択して，これらを組み合わせたものである。具体的には，(a)モノカルボン酸，ジカルボン酸，トリカルボン酸，没食子酸以外のオキシカルボン酸，及びアスパラギン酸及びグルタミン酸から選ばれたアミノカルボン酸から成る群より選ばれた有機酸及び(b)エチレンジアミン四酢酸及びトランス-1,2-ジアミノシクロヘキサン四酢酸から選ばれたアミノポリカルボン酸，ホスホン酸誘導体，縮合リン酸，ジケトン類，アミン類，及びハロゲン化物イオン，シアン化物イオン，チオシアン酸イオン，チオ硫酸イオン及びアンモニウムイオンから選ばれた無機イオンから成る群より選ばれた錯化剤を組み合わせたものである。
このような組合せは，アルミニウム溶解度がそれ自体高い有機酸を実験により選択した上で（別紙実験結果一覧表(1)），その濃度の異なる有機酸にその量を異にする各種の錯化剤を実験により組み合わせた結果（別紙実験結果一覧表(2)），主として，アルミニウム溶解度が０．５ppm以上の基準を満たすものを念頭において，特定されたものである（乙１７）。
このように，本件発明は，着想を具体化した結果を事前に予測することが容易とはいえず，具体的な実験をすることによって，初めて一定の有用性を有する組合せを特定することができるものである。また，本件発明は，前記第２の２(4)のとおり，半導体基板表面に施された金属配線の腐食の問題や半導体基板表面のマイクロラフネスの増加の問題を起こすことなく洗浄が可能であるという課題を解決するための発明であるから，上記実験を経ていない本件着想は，被告がこれを研究テーマとしていたのと同様に（前記１(4)エ），単なる研究テーマであって，本件発明とはなり得ないものである。
ウ　なお，原告は，訴状において，本件発明は原告のアイデアに基づくものであると主張するにとどまり，原告の主張に係る発明の内容を十分に特定していなかったことから，被告及び裁判所は，その内容を明らかにするよう求めた。原告は，平成１７年４月１９日付準備書面(1)において，原告の主張に係る発明の内容は，「より希薄なクエン酸にＦ成分，ＡＸＬ成分を併用する方法により洗浄剤を作成する」ことであり，これは本件発明そのものであると主張した。しかしながら，原告は，同年６月６日付準備書面(2)において，原告の主張に係る発明の内容は，「有機酸に錯化剤を添加した液でＣＭＰ後洗浄を行う方法により洗浄剤を作成する」ことであり，これは本件発明そのものであると主張を変遷させた。しかし，少なくとも，当初の主張に係る組合せは，本件発明に含まれないものであって，しかも，「Ｆ成分」や「ＡＸＬ」の化学名は営業担当にも知らされていないものである（乙７，８）。加えて，上記のように，原告は，その主張する発明について，主張を変遷させているところ，このような主張の変遷自体からも，原告は，本件訴えを提起した後にあっても，なお本件発明の具体的内容を正確に理解していたとはいい難い。
エ　以上の次第で，仮に，原告が被告に本件着想を示したとしても，営業現場において周知の研究テーマを報告したにすぎず，これをもって，原告が発明者であると認めることはできない。
(3)　被告が本件着想を得た時期について
なお，以下に認定するとおり，被告は，原告の本件検討依頼書が提出される前に既に本件着想を得ていたものである。
ア　前記１認定の事実によれば，①　電薬二課のＫ課長は，平成７年１１月時点において，株式会社Ｂがクエン酸に錯化剤を添加することを研究テーマとして検討していたことを認識していたこと（前記１(4)ア），②　第四研究室のＥは，本件検討依頼書が提出された平成８年４月１５日よりも前の同月５日時点において，同月１日から平成９年３月３１日までの研究テーマとして，クエン酸と錯化剤を組み合わせたＣＭＰ用機能性洗浄液の開発を掲げていたこと（前記１(3)イ，(4)エ），③　本件検討依頼書が提出され，これが第四研究室に到達した平成８年４月１８日よりも前の同月１５日に，Ｄが本件発明に関する実験を既に着手していたこと（前記１(3)ウ，(5)）が認められる。
以上の事実によれば，被告は，平成７年１１月時点において，クエン酸に錯化剤を組み合わせるという着想を，他社の研究テーマとして認識しており，少なくとも，本件検討依頼書が提出された日よりも前には，これを被告自身の研究テーマとして認識し，実験に着手していたことが認められる。そうすると，被告は，少なくとも原告の本件検討依頼書が提出される前には，本件着想を得ていたことが認められる。
したがって，被告が本件検討依頼書により本件着想を得て本件発明を完成させたことを前提とする原告の主張は，その前提を欠くものであって，原告の請求は理由がない。
イ　原告の主張について
なお，原告は，原告がＥに本件検討依頼書を示したときに，Ｅは本件着想を否定したと主張し，このことを，被告が当時本件着想を得ていなかったことの根拠としている。
なるほど，本件検討依頼書には，次の成分の組合せが記載されている（甲２，乙１の１及び２）。
(ア)　ＡＸＬの安定性に問題がない場合
ａ　クエン酸１％＋Ｆ成分＋ＡＸＬ
ｂ　クエン酸５％＋Ｆ成分＋ＡＸＬ
ｃ　クエン酸１０％＋Ｆ成分＋ＡＸＬ
(イ)ＡＸＬの安定性に問題がある場合
ａ　クエン酸＋Ｆ成分
ｂ　クエン酸＋ＥＤＴＡ等


主　　　文
１　原告の請求をいずれも棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
１　被告埼玉県は，原告に対し，金２０億円及びこれに対する平成１１年５月２９日から支払済み                 まで年５分の割合による金員を支払え。２(1)原告が被告社会福祉法人徳慈会の理事及び理事長の地位にあることを確認する。
(2)被告社会福祉法人徳慈会は，原告に対し，被告埼玉県と連帯して，金７億円及びこれに対する平成１１年５月２９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３(1)原告が被告社会福祉法人えがりての理事及び理事長の地位にあることを確認する。
(2)被告社会福祉法人えがりては，原告に対し，被告埼玉県と連帯して，金２億円及びこれに対する平成１１年５月２９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
４(1)原告が被告社会福祉法人彩光会の理事及び理事長の地位にあることを確認する。
(2)被告社会福祉法人彩光会は，原告に対し，被告埼玉県と連帯して，金７億円及びこれに対する平成１１年５月２９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
５(1)原告が被告社会福祉法人彩鷲会の理事及び理事長の地位にあること確認する。
(2)被告社会福祉法人彩鷲会は，原告に対し，被告埼玉県と連帯して，金２億円及びこれに対する平成１１年５月２９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
６(1)原告が社会福祉法人グラン・ヘリオス会の理事及び理事長の地位にあることを確認する。
(2)被告社会福祉法人グラン・ヘリオス会は，原告に対し，被告埼玉県と連帯して，金２億円及びこれに対する平成１１年５月２９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
１　本件は，被告埼玉県（以下「被告県」という。）を除く各被告（以下「被告各法人」という。）の理事及び理事長の地位にあった原告が，被告県が被告各法人の運営に不当に介入し，原告を被告各法人の役員から排除するよう指導等を行って，被告各法人をして原告の理事長辞任の承認決議及び理事解任決議等を行わせて，原告を被告各法人の役員から違法に排除させたと主張して，被告県に対しては，国家賠償法１条に基づき，原告が被った損害の賠償を求め，被告各法人に対しては，原告がそれぞれの理事及び理事長の地位にあることの確認を求めるとともに，不法行為に基づき，原告が被った損害の賠償を求めた事案である。２　前提となる事実（証拠の摘示がない事実は，当事者間に争いがない。）(1)被告各法人は，いずれも，社会福祉事業法（現在の社会福祉法）に基づき設立された社会福祉法人である。
(2)原告は，被告各法人の設立当初の役員であって，以下の時期に被告各法人の理事及び理事長に選任（括弧内の時期に再任）された。なお，被告各法人の定款では，①役員の任期は２年とすること，②理事長の任期は理事として在任する期間とすることが規定されている。（乙１ないし乙５，乙１３ないし乙１７）ア　被告社会福祉法人徳慈会（以下「被告徳慈会」という。他の被告各法人についても同様に略称する。旧称　社会福祉法人桃泉園）
平成５年８月９日（平成７年８月９日）
イ　被告えがりて（旧称　社会福祉法人彩吹会）
平成６年３月１０日（平成８年３月１０日）
ウ　被告彩光会　　　　　　　平成６年４月５日（平成８年４月５日）
エ　被告彩鷲会　　　　　　　平成７年１２月３日
オ　被告グラン・ヘリオス会（旧称　社会福祉法人彩川会）
平成７年１２月１日
(3)原告は，平成８年１１月１８日，特別養護老人ホームの開設に当たり被告県の生活福祉部高齢者福祉課長（平成７年４月１日以降は厚生省年金局企画課課長補佐）のＡ及び厚生大臣官房長（平成６年９月２日以降は同省保険局長）のＢに対する贈賄容疑で逮捕された。
(4)原告は，平成８年１１月２８日，接見に訪れた弁護人が持参した被告各法人の理事長を辞任する旨の記載のある辞任届（乙６）に署名・指印して，弁護人に交付した。
(5)原告は，同年１２月９日，贈賄の罪で東京地方裁判所に起訴され，同月２５日には，追起訴がされた。
(6)被告県のＣ知事は，同月１８日，被告えがりて，被告彩鷲会及び被告グラン・ヘリオス会の仮理事を選任した（乙１１）。
(7)被告えがりて，被告彩鷲会及び被告グラン・ヘリオス会においては，同月１９日，上記仮理事らが出席して仮理事会が開催され，原告の理事長辞任に対する承認決議及び原告に対する理事解任決議等がされた（乙２７ないし乙２９）。(8)被告県のＣ知事は，同月２５日，被告徳慈会及び被告彩光会の仮理事を選任した（乙１１）。
(9)被告徳慈会及び被告彩光会においては，同月２６日，上記の仮理事らが出席して仮理事会が開催され，原告の理事長辞任に対する承認決議及び原告に対する理事解任決議等がされた（乙３０，乙３１）。
(10)原告は，平成１０年６月２４日，東京地方裁判所において，埼玉県生活福祉部高齢者福祉課長Ａに対して総額１１１２万円，厚生大臣官房老人保健福祉部長，厚生大臣官房長，厚生省保険局長を歴任したＢに対して現金合計６０００万円と２５３万９９８０円相当の財産上の利益を供与した旨の贈賄の罪につき，懲役１年６月，追徴金２００万円の有罪判決を受けたので（甲４の５），東京高等裁判所に控訴した。
(11)原告は，平成１２年１１月１０日，東京高等裁判所において控訴棄却の判決を受けたので（甲４の９），最高裁判所に上告した。
３　争点及び争点に関する当事者の主張


本件における争点は，前記贈賄事件に対する被告県の対応が違法か否か（争点１），原告が被告各法人の理事の地位を有するか否か（争点２），原告が被告各法人の理事長の地位を有するか否か（争点３），同贈賄事件を起こした原告に対する被告各法人の対応が違法か否か（争点４），被告らの違法行為による原告の損害について（争点５）の５点である。
(1)争点１
被告県の対応は違法か，否か。
ア　原告の主張
(ア)理事長職務代理の指名を否認したこと
原告は，本件逮捕以前に，口頭で被告各法人の理事で彩福祉グループ本部長のＤを被告各法人の理事長職務代理（以下「職務代理」という。）に指名していた。Ｄは，平成８年１１月２１日，被告県の生活福祉部高齢者福祉課副参事のＥに対し，原告から職務代理に指名されているので当面は自己が被告各法人の運営に当たる旨を告げた。しかし，Ｅは，Ｄが職務代理であることを否認し，Ｄが被告各法人の理事会を開催することその他の業務運営に当たることを妨害した。(イ)委任状・意思確認書による理事会開催を妨害したことａ　Ｄは，被告県に対し，委任状出席者も含めた被告各法人の理事会開催を求めた。しかし，被告県は，これを認めないとして被告各法人の理事会開催を妨害した。
ｂ　被告各法人の理事に議案説明した上で賛否を書面で表明してもらう意思確認書の方法による理事会開催が平成８年１２月５日に予定されていたが，被告県は，これを認めない旨の事前の指導を行い，理事会開催を妨害した。
(ウ)法律上の要件を欠く仮理事選任を行ったこと
被告県が行った被告各法人の仮理事選任は，以下のとおり，法律上の要件を欠くものである。
ａ　被告各法人においては，平成８年１２月４日ないし５日の時点では，過半数を超える理事が残存していたが，被告県は，各理事に対し，指導の名の下に辞任を強制し，理事の欠けた状態を故意に創出した。また，原告は，弁護人を通じて被告各法人についての意思決定が可能であったのであり，被告各法人の理事であるＦも警察の事情聴取を受けてはいたが所在不明ではなかった。したがって，社会福祉事業法４３条が準用する民法５６条にいう「理事ノ欠ケタル場合」には該当しなかった。
ｂ　被告各法人においては，仮理事選任当時，職員の業務遂行に支障はなかった。また，被告らが主張する補助金の交付を受けられなくなる可能性については，それ自体そもそも不確定である。したがって，民法５６条にいう「遅滞ノ為メ損害ヲ生スル虞アルトキ」にも該当しなかった。
(エ)原告を理事長職から排除するよう指導したこと原告の理事長辞任は，以下のとおり，効力を生じていないにもかかわらず，被告県は，原告が被告各法人の理事長を辞任したことを前提に，理事長職から排除することを指導した。
ａ　原告が作成した辞任届は，被告各法人に到達していない。ｂ　原告は，辞任届作成の際，原告の福祉に対する思いを承継してくれる者に後を託すという条件を付けており，単独行為に条件を付したものであるから，辞任の意思表示自体が無効である。
ｃ　被告各法人における原告の理事長辞任に対する承認決議は，以下の理由から，無効である。
(a)前記のとおり，法律上の要件を欠く仮理事選任によって選任された仮理事が決議に参加していた。
(b)理事会招集権者である原告が招集したものでなかった。(c)理事である原告及びＦに対する招集通知が行われていなかった。
イ　被告県の主張
(ア)職務代理の指名について
原告がＤを職務代理に指名していたことは，否認する。(イ)委任状・意思確認書による理事会開催について被告県は，被告徳慈会，被告彩光会，被告えがりてにつき，既に辞任している理事等の意思確認書を添付し理事会を開催した旨の報告を受けたので，理事会の成立は認められないと指導したものである。また，理事会に代理出席又は書面参加することは，定款に規定がなければならないところ，それがない本件においてはすることはできないので，被告県はその旨の助言指導を行ったにすぎない。
(ウ)仮理事選任の要件について
ａ　仮理事選任当時，被告各法人の残存理事は原告とＦの２名であったところ，原告は勾留されていたのであり，Ｆは所在不明で事実上執務ができない状況にあったのであるから，「理事ノ欠ケタル場合」に該当する。なお，上記２名以外の理事の辞任は，いずれも自発的意思に基づくものであった。ｂ　被告各法人にあっては，その正常な運営がされていないと，補助金の交付を留保されたり，それが受けられなくなるおそれがあった。したがって，被告各法人は，「遅滞ノ為メ損害ヲ生スル虞アルトキ」に該当する状態にあった。(エ)原告を理事長職から排除するよう指導したことについて以下のとおり，原告は既に理事長の地位を失っていたから，原告の主張はその前提を欠くものである。
ａ　原告が作成した辞任届は，被告各法人の理事であったＤが受領し，他の理事にも見せているのであるから，辞任の意思表示は被告各法人に到達している。
ｂ　原告が辞任の意思表示に条件を付けたことは，否認する。ｃ　理事長辞任の効力は，辞任の意思表示によって生じるのであって，被告各法人における承認決議は，その確認行為にすぎない。
(2)争点２
原告は，被告各法人の理事の地位を有するか，否か。
ア　原告の主張
被告各法人における，原告の理事解任決議は，以下の理由から，無効である。
(ア)理事会は，その招集権者である原告が招集したものではなかった。(イ)理事である原告及びＦに対する理事会への招集通知がされなかった。(ウ)原告に対し，解任理由についての告知聴聞の機会が与えられなかった。
(エ)法律上の要件を欠く仮理事選任によって選任された仮理事が決議に参加していた。
イ　被告各法人の主張


(ア)以下の理由から，原告の理事解任決議は，有効である。ａ　理事会は，有効にその招集権者によって招集されたものである。原告は，理事長を辞任していたのであって，既に理事会招集権者ではなかった。ｂ　原告及びＦは，前記のとおり，出席が不可能な状態にあって，代理人出席や書面参加は認められないのであるから，両名に対する招集通知がされなかったことは，実質上決議の瑕疵にはならない。また，定款５条７項により，決議に特別の利害関係を有する原告は決議に加わることができないのであるから，原告に対する招集通知がされなかったことは，決議の効力を左右しない。ｃ　民法上及び定款上，理事解任決議に際して告知聴聞の機会を与えなければならないとの規定はなく，機会を与えなかったとしても決議の効力に影響しない。
ｄ　仮理事選任は法律上の要件を満たしていた。
(イ)仮に解任決議が無効であるとしても，原告は，現在においては，任期満了により被告各法人の理事の地位を失っている。
(3)争点３
原告は，被告各法人の理事長の地位を有するか，否か。
ア　原告の主張
前記(1)のアの(エ)のａ以下に主張のとおり，原告の理事長辞任の効力は生じていない。
イ　被告各法人の主張
(ア)前記(1)のイの(エ)の被告県の主張のとおり，原告は，被告各法人における理事長辞任承認決議の当時，既に理事長の地位を失っていた。(イ)また，理事長は理事の地位を有していなければならないところ，前記(2)のイに主張のとおり，原告は，被告各法人の理事の地位を失っていたのであるから，同時に理事長の地位も失った。
(4)争点４
被告各法人の対応は違法か，否か。
ア　原告の主張
(ア)被告各法人は，原告の理事長辞任の効力が生じていないのに，その辞任がなされたことを前提に，原告を理事長職から排除した。(イ)被告各法人は，原告に対して告知聴聞の機会を与えず，法律上の要件を欠く仮理事選任により選任された仮理事を参加させた上で，原告の理事解任決議を強行した。
イ　被告各法人の主張
(ア)原告は，仮理事会当時，被告各法人の理事長の地位を失っており，原告の主張はその前提を欠くものである。
(イ)理事解任決議に際して告知聴聞の機会を与える必要はない。また，被告県による仮理事選任は，法律上の要件を満たすものである。
(5)争点５
被告らの違法行為によって原告が被った損害について
ア　原告の主張
(ア)原告は，被告各法人の前記違法行為により，その役員の地位から排除され，自ら寄附等によって出捐した財産を失った。被告各法人が賠償すべき損害額は，以下のとおりである。
ａ　被告徳慈会関係
(a)慰謝料　　　５０００万円
(b)財産的損害　６億５０００万円（財産的価値４４億７０９０万０２６０円の１５パーセント相当額である６億７０６３万５０３９円の内金）
ｂ　被告えがりて関係
(a)慰謝料　　　５０００万円
(b)財産的損害　１億５０００万円（財産的価値１０億０５４１万２０００円の１５パーセント相当額である１億５０８１万１８００円の内金）
ｃ　被告彩光会関係
(a)慰謝料　　　５０００万円
(b)財産的損害　６億５０００万円（財産的価値４５億１８５９万２８９０円の１５パーセント相当額である６億７７７８万８９３３円の内金）
ｄ　被告彩鷲会関係
(a)慰謝料　　　５０００万円
(b)財産的損害　１億５０００万円（財産的価値１２億２５０８万８０００円の１５パーセント相当額である１億８３７６万３２００円の内金）
ｅ　被告グラン・ヘリオス会関係
(a)慰謝料　　　５０００万円
(b)財産的損害　１億５０００万円（財産的価値１１億０７６６万９０００円の１５パーセント相当額である１億６６１５万０３５０円の内金）(イ)また，上記損害は，被告県の違法行為にもよるものであるから，被告県は，被告各法人と連帯して，上記損害の合計である２０億円を賠償すべきである。
イ　被告らの主張
争う。
第３　当裁判所の判断
１　当裁判所が認定した事実
原告が平成８年１１月１８日に贈賄罪の容疑で逮捕されてから被告各法人における仮理事会開催に至るまでの経緯については，前記前提となる事実及び証拠（甲２，乙１１，乙１２，証人Ｄ及び後掲各証拠）によれば，以下の事実が認められる。証人Ｄの証言中の上記認定に反する部分は，上記各証拠に照らすと，採用できない。
(1)被告県の職員は，平成８年１１月１８日又は１９日，Ｄに電話をし，被告各法人の今後の運営と職務代理指名の有無について尋ねた。(2)Ｄは，同月２１日，Ｅに対し，電話でＤ自らが被告各法人の職務代理に就く意向であることを告げた。これに対し，Ｅは，Ｄを職務代理に指名したことは定款に記載されていないので，職務代理就任を認めることは困難である旨を伝えた。これに対して，Ｄは，「話は承る。」と述べた。
(3)被告県の生活福祉部高齢者福祉課老人福祉施設係主任のＧは，同月２２日，被告各法人に対し，職務代理が決まっているのであれば報告することを通知した。
(4)Ｄは，上記通知を受け，被告各法人の理事会を開催して職務代理を決めることとした。
(5)厚生省（当時）の老人保健福祉局企画課指導室室長補佐のＨと同局老人福祉計画課のＩは，同月２５日，被告県の県庁を訪れ，被告各法人に対する平成８年度の補助金交付について，事実関係が判明して施設整備上問題がなくなるまで留保する旨通告した（乙１０）。
(6)Ｅは，同月２６日，被告各法人に対し，被告県の生活福祉部長名で，社会福祉事業法５４条１項及び６５条（現在の社会福祉法５６条１項及び７０条）に基づく監査を実施する旨通知した。


(7)Ｄは，同月２７日，県庁を訪れて，Ｅ及びＧに対し，①同月２４日と２６日に被告各法人の理事会を開催して職務代理を決めようとしたが，理事の欠席が多く理事会が成立しなかったこと，②理事長である原告とは連絡が取れず，原告の指示を仰ぐことができないこと，③Ｆは，警察の事情聴取を受けており，同人との連絡も取れないことを報告した。なお，Ｆは，原告が逮捕される以前の同月１１日からその後の１２月２６日まで，警視庁において，原告の被疑事実等に関して事情聴取を受けていた（甲３）。
(8)原告の弁護人は，同年１１月２８日，接見した際，原告に対し，「被告県が理事長辞職届を出してほしいと言っている。」と述べ，前記辞任届を差し出して署名を求めた。これに対し，原告は，「私の福祉の理念を承継してくれる人に運営してもらえるなら。」などと述べつつ，辞任届に署名・指印した。（甲１，原告本人）
(9)被告県は，同月２９日，３０日及び１２月３日の３日間，被告各法人及び社会福祉法人彩福祉基金に対する特別監査を実施した。その結果，被告各法人においては，理事会が開催された実態がないこと，監事による監査が行われた実績がないこと，施設建設の入札業者の選定を原告が単独で行い，原告が実質的なオーナーである株式会社ＪＷＭ（代表取締役Ｊ。以下「ＪＷＭ」という。）が受注し，下請業者に対していわゆる丸投げが行われていたこと，介護用品，消耗品等の購入のほとんどが原告が実質的なオーナーである株式会社トウセン（以下「トウセン」という。）から行われていたが，その価格は，実際の納入業者の価格に一定割合を上乗せした高額なものであったこと，社会福祉・医療事業団から総額約３１億円の融資を受けていたが，償還財源の確保が困難であること等が判明した（乙８）。(10)Ｄは，同月２日，原告の理事長辞任届（乙６）の原本を被告県の県庁に持参したので，Ｇは，同辞任届のコピーをとった。
(11)被告県は，同月３日，ＪＷＭとその下請業者４社に対し，職員を派遣して調査を行った。その結果，被告各法人とＪＷＭとの契約額とＪＷＭと下請業者との契約額の差額は，５施設合計で約１８億円に達しており，ＪＷＭは，労せずしてこの差益を得ていることも明らかになった。
(12)Ｄは，同月５日，被告各法人の理事会開催を試みたが，成立しなかった。(13)Ｄは，同月６日，県庁を訪れて，Ｅに対し，前日に被告各法人の理事会を開催しようとしたができなかった旨を報告した。Ｅは，被告県の知事が事態打開のために被告各法人の仮理事を選任することができるとした。するとＤは，同月９日に再び理事会開催を試み，それでも成立しないときは仮理事選任の方向で進めて構わないとした。また，Ｄは，被告彩光会については，持ち回りの書面採決による理事会開催を検討中であるとしたので，Ｅは，書面採決による理事会開催は，定款に規定がないので法的に認められないとした。
(14)原告は，同月９日，前記贈賄の罪で東京地方裁判所に起訴され，同月２５日には追起訴がされた。
(15)彩福祉グループ業務部長のＫ及び被告えがりてが運営する吹上苑施設長のＬ外１名は，同月１０日，県庁を訪れて，同月９日に被告徳慈会，被告彩光会及び被告グラン・ヘリオス会において，書面参加による理事会が開催されたと報告した。これに対し，Ｅは，定款に規定がないこと及び既に辞任した理事が採決に加わっていることから上記の理事会は法的に認められないとした。また，Ｅは，被告えがりて及び被告彩鷲会の仮理事選任申請書を持参したＫらに対し，他の３法人についても仮理事選任の方法しかない旨をＤに伝えることを依頼した。(16)Ｅは，同月１２日，県庁を訪れたＤに対し，被告徳慈会，被告彩光会及び被告グラン・ヘリオス会についての仮理事選任申請書の提出を求め，原告及びＦ以外の理事全員が辞任することを要請した。
(17)被告県は，同月１３日，彩福祉グループ本部の実地調査を行ったところ，次の事実が判明した。トウセンの事務室は独立して存在しておらず，グループ本部事務所で各職員が手分けしてトウセンの事務を行っており，そのうち形式的にトウセンから給与が支払われている職員が３名いること，そしてトウセンの経理は，被告各法人の理事であるＦが一切仕切っていること。したがって，トウセンはグループから独立した法人ではなく，各法人と混然一体に経営されていることが確認された。
(18)原告及びＦを除く被告各法人の各理事らは，いずれも同月１５日までに辞任した（乙２０の１ないし６，乙２１の１ないし８，乙２２の１ないし６，乙２３の１ないし３，乙２４の１ないし４）。
(19)Ｄは，同月１６日，県庁において，Ｅとの間で，被告各法人の仮理事選任に関する協議を行った。
(20)被告県のＣ知事は，同月１８日，被告えがりて，被告彩鷲会及び被告グラン・ヘリオス会の仮理事を選任した。
(21)同月１９日，上記仮理事らが出席の上，被告えがりて，被告彩鷲会及び被告グラン・ヘリオス会の仮理事会が開かれ，原告の理事長辞任に対する承認決議並びに原告及びＦに対する理事解任決議，新理事選任決議がされた（乙２７ないし乙２９）。
(22)被告県のＣ知事は，同月２５日，被告徳慈会及び被告彩光会の仮理事を選任した。
(23)同月２６日，上記の仮理事らが出席の上，被告徳慈会及び被告彩光会の仮理事会が行われ，原告の理事長辞任に対する承認決議並びに原告及びＦに対する理事解任決議，新理事選任決議がされた（乙３０，乙３１）。
２　争点１（被告県の対応は違法か，否か）について
(1)職務代理の指名について


原告は，「逮捕以前に，口頭でＤを被告各法人の職務代理に指名していた。」と主張するところ，被告各法人の定款には，「理事長に事故あるときは，理事長があらかじめ指名する他の理事が，順次に理事長の職務を代理する。」と規定されていて，口頭での指名を禁止する規定はなく（乙１ないし乙５），さらに証拠（証人Ｄ，原告本人）によれば，原告はＤに対し，日頃から，「自分に何かあったときは，後を頼む。」などと発言していたことが推認される。しかしながら，Ｄを職務代理として指名する旨の書面が作成された形跡は全くないこと，Ｄは，職務代理が決まっているのであれば報告せよとの被告県からの通知（平成８年１１月２２日）に対し，自らが職務代理であると名乗り出ずに，それが決まっていないことを前提に理事会を開催して職務代理を決めようとしたこと，Ｄは，同月２７日，県庁を訪れた際，自らが職務代理として指名されているとしないで，理事会が成立しなかったので職務代理を決められなかったと報告したこと（証人Ｄ）等に照らすと，原告が日頃から上記のような発言を行っていたとしても，これを正式な職務代理の指名としては認められないもので，それは単なる日常会話の域にとどまるものにすぎないものと解するのが相当である。したがって，原告が口頭でＤを職務代理に指名していたとは認められないから，指名があったことを前提とする原告の主張は，その前提を欠くので採用できない。(2)委任状・意思確認書による理事会開催について原告は，被告県が被告各法人の委任状・意思確認書による理事会開催を認めず，これを妨害したと主張する。
しかし，被告各法人は，いずれもその定款において理事会の決議の方式につき特別の規定を設けていることからすると（乙１ないし乙５），理事自らが会議に現実に出席して議論を十分に尽くした上で決議を行うことが予定されていることが明らかである。そうすると，被告各法人においては，理事会に出席しない理事が議決権行使を他の理事に委任することや，あらかじめ議案説明を受けた理事が書面で賛否を表明し，これをもって理事会の決議に代える，いわゆる持ち回りの方式による決議は，いずれも有効な理事会の決議と認めることはできない。したがって，原告が主張する委任状や意思確認書による理事会開催は，有効な理事会の決議と認めることができないので，これらが法的に有効であることを前提とする原告の主張は，その前提を欠くので採用できない。
(3)仮理事選任の要件について
ア　原告は，「被告各法人の理事の欠けた状態は，被告県によって故意に創出されたものであって，原告は弁護人を通じて被告各法人の職務執行についての意思決定が可能であったのであり，理事のＦも所在不明ではなかったのであるから，被告各法人は，社会福祉事業法４３条（現在の社会福祉法４５条）が準用する民法５６条にいう『理事ノ欠ケタル場合』に該当する状態にはなかった。」と主張する。
しかし，前記のとおり，被告県のＣ知事が被告各法人の仮理事を選任した当時，被告各法人の理事は，いずれも原告及びＦの２名しかいなかったもので，原告は，勾留されていたことから，事実上，職務活動を行うことができなかったことは明らかであり，Ｆは，警視庁において事情聴取を受けていて，世間から身を隠していたことから，被告各法人が同人との連絡を取ることが事実上不可能であったことは前記のとおりであるから，被告各法人が民法５６条にいう「理事ノ欠ケタル場合」にあったことは明らかである。
また，証拠（乙２０の１ないし６，乙２１の１ないし８，乙２２の１ないし６，乙２３の１ないし３，乙２４の１ないし４）によれば，ＥがＤに対して原告及びＦ以外の理事全員が辞任することを要請した平成８年１２月１２日当時，被告徳慈会には６名，被告えがりてには５名，被告彩光会には６名，被告彩鷲会には４名，被告グラン・ヘリオス会には５名の理事が在職していたが，同月１５日までに原告及びＦを除く理事ら全員（Ｄを含む。）が辞任したことが認められるが，各理事が辞任しなかった場合に何らかの不利益が課されるおそれがあったことを窺わせる事情はないし，また，Ｅの上記要請が事実上の強制にわたることを認めるに足りる証拠もない。したがって，Ｅの上記要請は，行政指導の限界を超えた違法な公権力の行使に該当せず，原告の主張は採用できない。
イ　原告は，被告県が仮理事を選任した当時，被告各法人の職員の業務遂行に支障はなく，補助金の交付を受けられなくなる可能性については，それ自体不確定であるから，民法５６条にいう「遅滞ノ為メ損害ヲ生スル虞アルトキ」に該当しないと主張する。
しかし，上記のとおり，被告各法人において唯一代表権を有する原告が逮捕・勾留され，もう一人の理事であるＦとも連絡を取ることができなかったのであるから，当時，被告各法人の意思決定を行い得る者は誰もいなかったもので，それだけでも損害発生のおそれがないとはいえないというべきである。さらに，被告各法人においては，厚生省から，施設整備上問題がなくなるまで補助金交付を留保する旨を申し渡されていたが，特別監査の結果，原告が被告各法人を前記のとおり私物化していたこと，社会福祉・医療事業団に対する多額の債務について償還財源を確保できない状態にあったこと等が判明しており，明らかに「遅滞ノ為メ損害ヲ生スル虞アルトキ」に該当する状況が存在した。したがって，これに該当しないとする原告の主張は，採用できない。
(4)原告の理事長辞任の効力について
ア　原告は，辞任届が被告各法人に到達していないと主張する。しかし，前記のとおり，Ｄは平成８年１２月２日に辞任届の原本を被告県の県庁に持参していること，さらに，証拠（乙２０の２，乙２１の２，乙２２の２，乙２３の１，乙２４の１）によれば，Ｄが被告各法人の理事を辞任したのはいずれも同月１３日であって，同月２日の時点では被告各法人の理事の地位にあったことが認められる。そうすると，被告各法人において，遅くとも同月２日までには，原告の辞任届を受領していたことが認められる。したがって，辞任届は被告各法人に到達したことが認められるのであって，原告の主張は採用できない。イ　原告は，辞任届作成の際，原告の福祉に対する思いを承継してくれる者に後を託すという条件を付けており，単独行為に条件を付したものであるから，辞任の意思表示自体が無効であると主張する。


しかし，辞任届（乙６）には原告がそのような条件を付けた旨の記載はないこと，原告の弁護人が被告各法人に対してそのような条件を伝えたことを認めるに足りる証拠はないのであるから，原告の発言は単なる希望を述べたものにすぎず，理事長辞任の意思表示の内容とはなっていなかったものと解するのが相当である。したがって，条件付の意思表示であることを前提とする原告の主張は，その前提を欠くので採用できない。
ウ　原告は，被告各法人における原告の理事長辞任に対する承認決議が無効であり，理事長辞任の効力を生じていないと主張する。しかし，法人と理事長との間の法律関係は委任ないし準委任契約の関係であるから，受任者である理事長は，いつでも告知によって契約関係を終了させることができ，法人の承諾を要しないものである。被告法人における理事長辞任の承認決議の有無は，理事長辞任の効力に影響を及ぼすものではない。したがって，原告の理事長辞任に対する承認決議が無効である旨の原告の主張は，それ自体失当である。
(5)以上のとおり，被告県の対応が違法である旨の原告の主張は，いずれも採用することができない。
３　争点２（原告は，被告法人の理事の地位を有するか，否か）について
(1)原告が招集していないことについて
原告は，被告各法人における理事解任決議について，理事会招集権者である原告が招集したものでないから無効であると主張する。しかし，前記のとおり，原告の理事長辞任届が被告各法人に到達した時点で原告は理事長の地位を失っており，理事会招集権者ではない。したがって，原告が理事会招集権者であるとの原告の主張は，その前提を欠くものである。
(2)招集通知を欠くことについて
原告は，理事である原告及びＦに対する招集通知がされていないから，上記決議は無効であると主張するところ，弁論の全趣旨によれば，本件理事解任決議に際して原告及びＦに対する招集通知がされなかったことが認められる。理事会を開くに際しては，全ての理事に出席の機会を与える必要があるのであるから，定款に規定がなくとも各理事に対する招集通知等の手続がとられることが必要であることは条理上明らかである。ただし，原告は，自らの理事解任決議については，特別の利害関係を有しており，議決に加わることができないし，Ｆも自らの理事解任決議について特別の利害関係を有しており，同じく議決に加わることができなかったこと（定款５条７項），また，前記のとおり，原告及びＦが理事会に出席することは事実上不可能であったことや被告各法人における仮理事選任に至る経緯に照らすと，原告及びＦに対する招集通知がされたとしても，決議の結果に影響を及ぼさなかったことは明らかであるから，招集通知がされなかったことは軽微な形式的な瑕疵にとどまり，決議を無効とする事由とはならないものである（最判昭和４４年１２月２日民集２３巻１２号２３９６頁）。したがって，原告の上記主張は採用しない。
(3)告知聴聞の機会が与えられていないことについて原告は，原告に対して告知聴聞の機会が与えられていないから，前記決議は無効であると主張する。
しかし，理事解任決議に際して，定款において当該理事に対する告知聴聞の機会を与えなければならない旨の規定があれば格別，そのような規定がない場合には，特段の事情のない限り当該理事に対して告知聴聞の機会を与えないからといって決議の効力に影響はないと解するのが相当である。本件では，被告各法人の定款にそのような規定はなく（乙１ないし乙５），特段の事情を認めるに足りる証拠もないので，原告に対して告知聴聞の機会を与える必要はなかったもので，原告の上記主張は採用しない。
(4)仮理事が決議に参加したことについて
原告は，法律上の要件を欠く仮理事選任によって選任された仮理事が決議に参加しているから，前記決議は無効であると主張する。しかし，前記のとおり，被告県による被告各法人の仮理事選任はいずれも法律上の要件を満たすものであるから，原告の主張は，その前提を欠くものである。
(5)以上のとおり，前記理事解任決議の効力に関する原告の主張は，いずれも採用できないので，原告は，同決議により被告各法人の理事の地位を失ったことが認められる。また，前記前提となる事実によれば，原告は，平成１０年４月４日までに全ての被告各法人の理事を任期満了により退任しており，その後に再任されたことを認めるに足りる証拠はないから，この点からも，原告が被告各法人の理事の地位にないことは明らかである。
４　争点３（原告は，被告各法人の理事長の地位を有するか，否か）について原告は，理事長辞任は効力を生じていないから，原告は被告法人の理事長の地位を有すると主張する。
しかし，前記認定のとおり，原告の理事長辞任届が被告各法人に到達した時点において理事長辞任の効力が生じているので，原告は被告各法人の理事長の地位を失っていることが認められる。
また，被告各法人の定款には，理事長の任期は理事として在任する期間とすることが規定されているところ，前記のとおり，原告は，被告各法人の理事の地位を有していないから，理事長の地位もまた有していないものである。したがって，原告が被告各法人の理事長の地位を有する旨の原告の主張は，採用できない。
５　争点４（被告各法人の対応は違法か，否か）について(1)原告は，原告の理事長辞任が効力を生じていないのに，被告各法人は原告が辞任したことを前提に理事長職から排除したと主張する。しかし，前記認定のとおり，原告は理事長辞任届が被告各法人に到達した時点において被告各法人の理事長の地位を失っているから，原告の主張は，その前提を欠くものである。
(2)原告は，被告各法人が，原告に対して告知聴聞の機会を与えず，法律上の要件を欠く仮理事選任により選任された仮理事を参加させた上で，原告の理事解任決議を強行したと主張する。
しかし，前記認定のとおり，理事解任決議において原告に告知聴聞の機会を与える必要はなく，また，被告県による仮理事選任は法律上の要件を満たすものであるから，原告の主張は，その前提を欠くものである。
６　結論
よって，原告の被告らに対する本件各請求は，その余の点について判断するまでもなく，いずれも理由がないからこれを棄却することとし，訴訟費用の負担につき民事訴訟法６１条を適用して，主文のとおり判決する。
さいたま地方裁判所第２民事部
裁判長裁判官　　　廣田民生
裁判官　　　大工　強
裁判官　　　芹澤俊明


平成１４年（ネ）第１１３０号　特許権侵害差止等請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成１２年（ワ）第８２８４号）
平成１４年５月３０日口頭弁論終結
判決
控訴人　　　          ビルコン株式会社
訴訟代理人弁護士　　　海老原　元　彦
同　　　　            谷　　　健太郎
同　　　　            浅井    弘章
補佐人弁理士　　　    山名    正彦
被控訴人　　　        増田工業株式会社
訴訟代理人弁護士　　　安原    正之
同　　　　            佐藤    治隆同　　　　            小林    郁夫同　　　　            鷹見    雅和
補佐人弁理士　　　    志　賀　富士弥
同　　　　            橋本      　剛同　　　　            小林    博通同　　　　            鵜澤    英久
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　控訴人
(1)原判決を取り消す。
(2)被控訴人は，別紙物件目録１及び２記載の装置を製造し，譲渡し，貸し渡し，又は譲渡若しくは貸し渡しのために展示してはならない。(3)被控訴人は，その本店，支店，営業所及び倉庫に存する上記各装置を廃棄せよ。
(4)被控訴人は，控訴人に対し，５０００万円及びこれに対する平成１２年５月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(5)訴訟費用は，第１，第２審を通じて被控訴人の負担とする。
２　被控訴人
主文と同旨
第２　事案の概要
本件は，特許番号第１３６０５９０号の特許（昭和５７年３月１２日出願，昭和６２年１月３０日設定登録，発明の名称は「受付整理装置」，以下「本件特許権１」といい，この特許権に係る発明を「本件発明１」という。），特許番号２０９６２７１号の特許（平成２年１０月２５日出願，平成８年１０月２日設定登録，発明の名称は「受付処理装置」，以下「本件特許権２」といい，この特許権に係る発明を「本件発明２」という。）の各特許権を有する控訴人が，被控訴人の製造販売する，別紙物件目録１及び２記載の装置（以下，それぞれ，「被控訴人装置１」，「被控訴人装置２」という。）が，上記各特許権を侵害するとして，その製造等の差止等と，損害賠償の命令を求めた事案である。原判決は，被控訴人装置１及び２は，いずれも，本件発明１及び２の構成要件を充足しないとして，控訴人の請求を全部棄却した。
第３　当事者の主張
１　当事者双方の主張は，次のとおり付加するほか，原判決の「事実及び理由」の「第２　事案の概要」記載のとおりであるから，これを引用する。もっとも，控訴人は，本件特許権１に基づく請求については，平成１４年５月３０日の口頭弁論期日において，訴えを取り下げる旨の意思表示をし，被控訴人が上記取下げに異議を述べないままに，同年６月１３日が経過して，これにより，本件特許権１の侵害を根拠とする訴えは取り下げられるに至った。しかし，控訴人は，本件発明１についての主張を，本件発明２に引用しているので，必要な範囲で前者も摘示する。
２　当審における控訴人の主張の要点
(1)本件発明１の構成要件Ｂ中の「表示盤」について原判決は，本件発明１の構成要件Ｂの「受付する呼出番号及びこの呼出番号の受付券を受付する受付窓口の番号夫々を対応させて表示する表示盤」は，「呼出番号」と「受付窓口の番号」の両者について，非表示状態から表示状態に変える表示盤に限定して理解するべきである，としているが，これは誤りである。ア　原判決は，「構成要件Ｂには，「呼出番号」及び「受付窓口番号」「夫々を対応させて」を「表示する」と記載されていることに照らすならば，いずれか一方を表示状態に固定しておき，他方のみを，非表示から表示に変えることと理解することはできない」（原判決２３頁１行～４行）と説示している。原判決は，「夫々を対応させて」と，「夫々を対応させて」と「表示する」の間に，「を」を補充し，呼出番号と受付窓口番号の双方が「表示する」の目的語であると解しているようである。しかし，この「を」は，特許請求の範囲に記載されていないものであり，勝手にこれを補充して，その存在を根拠に限定解釈するのは誤りである。構成要件Ｂ中の「夫々を」に近接する動詞は，「対応させて」であり，「夫々」はその目的語であると考えるのが自然である。「窓口番号」がカッティングシート等によって固定表示されていても，その窓口で受け付ける「呼出番号」が，固定表示の窓口番号に対応して表示されるなら，「呼出番号」及びこれを受け付ける「受付窓口番号」とを夫々順次対応させて表示することに変わりはなく，依頼者は表示を見ることで該当の窓口に案内されるから，発明の目的は十分に達成されるのである。
イ　原判決は，本件発明１の明細書（甲第２号証は，同明細書の内容を示す特許公報である）の「発明の詳細な説明」欄中に，「依頼者は受付券１１を受け取るという操作と，この受付券１１の番号が呼出番号として表示され，この呼出番号に対応した窓口番号が表示されるのを確認するという行為のみで良く，複雑な手間が不要である。」（甲第２号証４頁右側２７行目～３１行目）との記載があることを挙げた上，この記載は，呼出番号と窓口番号の両者について，非表示状態から表示状態に変えることによって，依頼者が，複数の表示場所を探すことなく，「窓口番号」と「呼出番号」を容易に確認でき，手間を省く趣旨を明示したものであると述べ，それゆえ，「表示する」という文言を，表示状態の継続状態を含むと解することはできない，と結論付けている。これは，本件発明１の明細書中の実施例におけるように，表示盤が１台しか設置されていない場合を前提に，その場合には，当該表示盤に呼出番号と受付窓口番号の両方が可変表示されなければならない，ということを根拠に限定解釈しようとするものである。


しかし，特許発明の技術的範囲は，実施例に限定されるものではなく，本件発明１でも，表示盤が１台しか設置されていないものは，一実施例として記載されたものにすぎない。複数の受付窓口を有する窓口業務において，来客の受付整理を行う場合，その方式としては，１台の表示盤を受付窓口の近傍に設置し，それに窓口番号と呼出番号の双方を表示する方式（以下「単数表示盤方式」という。），各受付窓口にそれぞれ表示盤を１台ずつ設置する方式（以下「複数表示盤方式」という。），各受付窓口に設置されている表示盤を１つのパネル（集合パネル）に集め，天井から集合パネルをつるし，これに呼出番号とそれを受け付ける受付窓口番号を対応させて表示する方式（以下「集合パネル方式」という。）が考えられる。本件発明１の範囲に入る方式は，単数表示盤方式に限定されるものではない。
ウ　本件発明１は，複数の受付窓口がある場合の，窓口業務の受付整理を目的とした装置である。一般に，複数の受付窓口を有する受付窓口では，各受付窓口毎に「窓口番号」と「その窓口で受け付ける業務内容が」，プレート等に表示されている（甲第９号証）。また，集合パネル方式でも，呼出番号と受付窓口番号の両方を可変表示する方法と，あらかじめ受付窓口番号を集合パネルに印刷等しておき，これに対応させるように呼出番号を表示する方法がある。現に，本件発明１の明細書中には，複数の表示盤が設置されている場合を念頭に置いた記載も存在する。
複数表示盤方式の場合は，窓口番号と呼出番号の双方を可変表示させることはむしろ異例であり，窓口番号は表示盤に固定表示するのが，当業者の常識である。
エ　原判決は，本件発明１の構成要件Ｅ中に，「窓口番と受付券発行順に従った呼出番号とを順次対応させて表示盤に警報音と共に表示する。」との記載があることを根拠に，構成要件Ｂ中の「表示する」とは，非表示状態から表示状態へ変える意味に限定すべきである，と説示する。
しかし，構成要件Ｅ中の，「制御盤は前記窓口操作盤の呼出キースイッチの呼出信号により，その呼出信号を発した窓口操作盤の窓口番と受付券発行順に従った呼出番号とを順次対応させて表示盤に警報音と共に表示する」の記載は，構成要件Ｂの記載を受けたものである。前述のとおり，構成要件Ｂは，受付窓口の番号を固定表示し，それに対応させて呼出番号を可変表示できる表示盤を除外するものではない。
(2)本件発明１の構成要件Ｅ中の「表示する」について原判決は，本件発明１の構成要件Ｅ中の「表示する」の意義について，本件発明１の構成要件Ｂの解釈と同様の理由から，非表示状態から表示状態に変化させることを意味すると解している。
しかし，前述のとおり，本件発明１の構成要件Ｂ中の「表示盤」や「表示する」の意義についての原判決の解釈は誤りである。また，「表示する」とは，「外部に表し示すこと」であり，あらかじめカッティングシート等によって番号をプリントしておくことも，「表示する」に含まれる。
(3)本件発明２の構成要件Ｂ中の「表示機」について原判決は，前述した本件発明１の構成要件Ｂについての理由と同様の理由により，本件発明２の構成要件Ｂ中の「受付する呼出番号及びこの呼出番号の受付する受付窓口それぞれを対応させて表示する表示機」の意義について，呼出番号と受付窓口の両者について，非表示状態から表示状態に変えることを指すと限定して解釈すべきである，と判示する。
しかし，本件発明２は，本件発明１の応用・改良発明であり，本件発明１で主張したところと同様の理由により，「受付する呼出番号及びこの呼出番号の受付する受付窓口それぞれを対応させて表示する表示機」とは，呼出番号と受付窓口番号の２つの番号の相互関係が来客に一義的に認識，理解されるように対応させて表示することを内容とする表示機を意味し，それ以上に制限的な意味を有するものではないと考えるのが自然である。
本件発明２の明細書（甲第７号証は，同明細書の内容を示す特許公報である）の発明の詳細な説明の中には，「・・・窓口業務者が来客の番号を確認して，窓口業務者のそれぞれの窓口業務に関係する来客の番号はもとより，業務選択キースイッチ２２により選択した窓口業務に関係する来客の番号までもその番号の数字をテンキー３０で操作し，その次に呼出キースイッチ２３を押して表示機１１の表示部１２に表示するようにマイクロコンピューター１３に指示をだし来客に向かって連絡するものである。その時に，表示機１１にあって，その呼出番号の表示と共にチャイムが鳴るようにしても良く，そうすれば，来客はそれを聞いて呼出番号が表示されたことを認知するので呼出が確実に行われる。それでも呼出番号の印字された受付券４を持った来客がこない場合には，再呼出キースイッチ２４を押すことで再び同じ呼出番号が表示機１１に表示され，再度の呼出を行うことができる。・・・」との記載がある（甲第７号証５頁左３行目～１７行目）。これは，本件発明２が，表示機に窓口番号が固定表示されていることを前提にした場合も想定していることを物語るものというべきである。
(4)本件発明２の構成要件Ｇ中の「表示する」について原判決は，本件発明２の構成要件Ｇの「表示する」の意義について，本件発明２の構成要件Ｂについての解釈と同様の理由から，非表示状態から表示状態に変化させることを意味すると解している。
しかし，前記のとおり，本件発明２の構成要件Ｂ中の「表示機」や「表示する」に関する原判決の解釈は誤りである。また，「表示する」とは，「外部に表し示すこと」であり，あらかじめカッティングシート等によって番号をプリントしておくことも「表示する」に含まれる。
(5)本件発明２の構成要件Ｃ中の「業務選択キースイッチ」について原判決は，本件発明２の構成要件Ｃ中の「複数の窓口業務を窓口毎に必要な業務として適宜選択指定できる業務選択キースイッチ」の意義について，一つの受付窓口業務者が同時に二つの業務を選択指定できるスイッチ（業務Ａと業務Ｂとを一つの窓口で並行して取り扱うようにできるスイッチ）を指すと限定して解釈すべきである，とした。


本件発明２の構成要件Ｃは，「各受付窓口に配され，複数の窓口業務を窓口毎に必要な業務として適宜選択指定できる業務選択キースイッチ・・・を有した窓口操作機」との記載によって示される構成要件である。ここで，「適宜」とは，「その場合，状況にぴったり合っていること」を意味するから，特許請求の範囲中の構成要件Ｃに対応する部分の記載を素直に解釈すれば，「複数の窓口業務を窓口毎に必要な業務として，その場合，状況に応じて，選択指定できる業務選択キースイッチ・・・を有した窓口操作機」を意味し，ある業務を取り扱っていた窓口業務者が，途中で，当該業務の取扱をやめ，途中で，別の業務を選択する場合を含むことは明白である。複数の受付窓口を有する窓口業務において，一つの窓口が同時に複数の窓口業務を選択指定し，両業務を同時に並行して行うことは異例であり，むしろ，自己が担当する業務についてすべての来客を呼び出し終えた後に，他の業務のために来店した来客を呼び出すことによって，他の窓口の業務の補助を行うのが一般的である。
金融機関や市役所等の受付窓口では，異なる業務（前者においては振込業務，預金業務，後者においては住民票・戸籍抄本等証明書の発行業務，戸籍の届出を受理する業務等）をそれぞれ別の窓口で取り扱っている。本件発明２は，このような分業制が採られている受付窓口において，特定の窓口が極端に繁忙となる事態に備え，窓口業務者側で適宜，業務選択できるスイッチを設けたものであって，本件発明２の窓口操作機の「業務選択キースイッチ」とは，あらかじめ複数の業務を選択指定しておき，これらの複数の業務を待つ顧客を呼び出せる機能を有するキースイッチだけでなく，自己の担当業務を呼び出し終えた窓口業務者が，来客が残っている別の業務を選択する（業務を切り替える）ことができるような機能を有するキースイッチをも含む，と考えるのが自然である。
本件発明の明細書（甲第７号証参照）の「実施例」の項には，「一つの窓口にて呼出されるべき番号が多くたまってきた場合には，この窓口の業務を他の窓口にあっても業務選択されていることがあるので，その待ち数を他の窓口に連絡すべく連絡窓口指示キースイッチ２９を適宜押して，次に待数連絡キースイッチ２８を押すことで，一つの窓口で延滞していた呼出番号を他の窓口にあっても確認することができ，空いている窓口の方でその業務に関わる呼出番号の来客を呼出すことができ，業務補助を行って速やかな受付業務を行うものである。」との記載がある（甲第７号証５頁左２２行目～３０行目）。
しかし，そもそも，特許された発明の技術的範囲は，実施例等の記載に限定されるものではない。上記明細書にも，本件発明２の技術的範囲が，実施例に限定されない旨明記されている。また，上記連絡窓口指示キースイッチ２９や，待数連絡キースイッチ２８は，特許請求の範囲に記載のないものであって，このようなキースイッチについての記載を有しない本件発明２の構成要件Ｃ中の窓口操作機の業務選択キースイッチの意義を，そのような記載があるかのように限定して解釈することは誤りである。
(6)本件発明２の構成要件Ｆ中の「複数業務選択機能」について原判決は，本件発明２の構成要件Ｆの「複数業務選択機能」について，本件発明２の構成要件Ｂ中の「業務選択キースイッチ」についての理由と同様の理由により，「複数の業務を同時に選択指定できること」を指すべきであるとする。しかし，本件発明２の構成要件Ｂ中の「業務選択キースイッチ」の意義について，「複数の業務を同時に選択指定できる」キースイッチに限定して解釈すべきでないことは，前記のとおりである。
３　被控訴人の反論の要点
(1)本件発明１について
ア　本件発明１の構成要件Ｂに対応する特許請求の範囲の記載は「・・・呼出番号及び・・・窓口番号夫々を対応させて表示する」というものであって，この文章を自然に理解すれば，原判決のいうとおりの意味となる。固定表示されている「窓口番号」の位置に，「呼出番号」が表示されるのを，「夫々」を「対応」させて表示するということはないからである。
イ　原判決は，表示盤が単数か複数かについては何らの判断もしているものではなく，表示盤の表示が，「・・・呼出番号及び・・・窓口の番号夫々を対応させて表示する」か否かのみを判断しているものである。本件発明１の構成要件を実現するためには，表示盤がいくつあろうとも，それは，「呼出番号」及び「受付窓口番号」を「夫々を対応させて」「表示する」ものでなくてはならない。本件発明１の構成要件は，そのようなものとして特定されているのであり，そのことと，このような表示板が表示盤として一般的か否かは関係のないことである。
ウ　本件発明１の特許請求の範囲には，「受付窓口番号」と「呼出番号」の一方が固定表示であるような表示盤を想定させる記載は全くない。控訴人は，複数の表示盤がある場合は，窓口番号が固定表示されるのが一般的であると主張する。しかし，このようなことは，明細書に記載がないばかりでなく，事実にも反する。表示盤で同一の表示内容を複数箇所（例えばロビーと待合室）で認識させようとすれば，複数箇所で同一の内容の表示盤を使用するのが常識である。本件発明１では，そのような表示盤が，「呼出番号」及び「受付窓口番号」とも可変表示であることを要件としているのである。表示盤が複数であれば，窓口番号が固定表示であることが一般的である，などということはない。
(2)本件発明２について
ア　本件発明１と同様，本件発明２も，「呼出番号」と「受付窓口番号」の双方を可変表示するものである。
本件発明２の明細書の実施例に，窓口番号が固定表示の場合も記載されているということはない。
イ　構成要件Ｃ中の「複数の窓口業務を・・・適宜選択指定できる」の「適宜」は，「選択」にかかるものである。一度当該業務を全くやめなければ別の業務を選択できないものにつき，控訴人主張のように，「その場合の状況にぴったりあって」「選択」できる，ということはできない。
「適宜」には，「随意」という意味もある。本来の業務をいったん終了させなければ，新たな業務を選択できないようなものを，本来の業務のほかに，他の業務を随意選択できる複数業務選択機能を有するもの，ということはできない。ウ　本件発明２の明細書（甲第７号証参照）の「作用」の項の記載，「発明の効果」の項の記載からは，本件発明２は，一つの窓口業務に，自己の業務を含めて他の業務を同時に複数選択すること，つまり，基本的にあらかじめ固定的に選択された自己の業務のほかに，他の異なる１，２，３あるいはそれ以上の業務を同時に選択しておくことができることをその本質としており，単純に，それまでやってきた自己の業務をやめて他の業務に切り替えて置き換える機能は全く問題にしていないことが，明らかである。


エ　控訴人は，本件発明２には，「自己の担当業務を呼び出し終えた窓口業務者が，来店客が残っている別の業務を選択する（業務を切り替える）ことができるような機能を有するキースイッチも含まれる，とみるのが自然である｡｣と主張する。しかし，そのような操作については，明細書に全く記載されていない。明細書に記載されている課題は，「受付整理装置は，各受付窓口には末端機器としての窓口操作盤，及び端末機器としての受付券発行機と表示盤とが配置され，これらの端末機器をマイクロコンピューターによって集中管理するシステムであるがため，・・・窓口業務者側の作業業務の繁雑化に伴う窓口業務の複雑化，つまり一つの業務を一つの受付窓口で受け持つのではなく，他の窓口にあっても関連される場合に，他の窓口との連繋がとれず，例えば，二つの窓口の業務に関連する業務受付がある場合に，いちいち一方の窓口から他方の窓口に窓口業務者が伝言したりしなければならず，業務に支障をきたしたり，・・・トラブル発生があったりする」（甲第７号証２頁右欄３５行～４９行）ということである。担当業務を終えた窓口業務者が，多忙な他の窓口を援助するというような記載はない。オ　原判決が，実施例の記載を引用したのは，特許請求の範囲の用語の解釈の参考とするためである。このように実施例の記載を参考とすることは，特許法７０条２項からして当然のことである。
第４　当裁判所の判断
当裁判所も，控訴人の本訴請求は理由がないものと判断する。その理由は，次のとおり付加するほか，原判決の「第３　争点に対する判断」の「２　本件発明２について」の「(2)被告各装置の構成要件Ｃの充足性について」の「ア　構成要件Ｃの解釈」のとおりであるから，これを引用する。
１　本件発明２の構成要件Ｃは，特許請求の範囲の記載で，「各受付窓口に配され，複数の窓口業務を窓口毎に必要な業務として適宜選択指定できる業務選択キースイッチ，呼出キースイッチ，クローズキースイッチを有し，且つ，各操作キー及び呼出番号をモニター表示するモニター表示部を有した窓口操作機」とされているものである。
このうちの「各受付窓口に配され，複数の窓口業務を窓口毎に必要な業務として適宜選択指定できる業務選択キースイッチ」の解釈について，控訴人は，複数業務の同時選択ができるキースイッチのみならず，現に担当している業務の取扱をやめた上で，他の業務を選択することができるにすぎないものも含まれていると主張する。これに対し，被控訴人は，上記業務選択キースイッチは，複数業務同時選択ができるものだけを指していると主張する。
本件発明２の構成要件Ｃに対応する特許請求の範囲のこの記載だけからでは，複数業務を択一的に選択すること，すなわち，ある業務を取り扱っていた窓口業務者が，途中で，当該業務の取扱をやめ，別の業務を選択する場合が，構成要件Ｃに含まれるか否かは明らかではない。そこで，次に，明細書の他の記載を検討する。
２　本件発明２の明細書（甲第７号証は，同明細書の内容を示す特許公報である。）では，本件発明２は次のようなものであると説明されている。(1)「この受付整理装置（判決注・本件発明１を指す）は，・・・依頼者の待ち時間の不平等をなくし受付券を受け取った順序で順次開いている窓口に依頼者を案内できるものであり，・・・依頼者の負担軽減が図れ，更には，窓口業務者の負担をも軽減でき，・・・      ところが，この装置にあっても，次のような問題点があった。すなわち，このように形成された受付整理装置は，・・・依頼者の立場に立った便宜を主に図り，それに伴って窓口業務者の作業負担軽減を図るようにした装置であり，窓口業務者側の作業業務の繁雑化に伴う窓口業務の複数化，つまり，一つの業務を一つの受付窓口で受け持つのではなく，他の窓口にあっても関連される場合に，他の窓口との連繋がとれず，例えば，二つの窓口業務に関連する業務受付がある場合に，いちいち一方の窓口から他方の窓口に窓口業務者が伝言したりしなければならず，業務に支障をきたしたり，或いは，伝言し忘れることによる順番遅れ等のトラブル発生があったりする問題である。」（甲第７号証２頁目右欄１０行目～４９行目，（従来の技術）の項の一部）
(2)「そこで，この発明（判決注・本件発明２を指す）は，上述した問題点等に鑑み，特に，複数の受付窓口を有した窓口業務にあって，客や申請者等の依頼者に受付券を発行してその窓口へ案内する受付処理装置において，・・・一方では，複雑な事務処理に伴って，一つの業務を一つの受付窓口で受け持つのではなく，他の窓口にあっても関連されるものであれば連繋して受付処理できるように，業務の多様化が図れる受付処理装置の提供を課題として創出されたものである｡｣（甲第７号証３頁目左欄１１行目～２０行目，（発明が解決しようとする課題）の項の一部）
(3)「・・・各受付窓口にあっては，窓口業務者が窓口操作機の業務選択キースイッチを押して，窓口操作機が配されている窓口業務の外に，関連するものであれば他の窓口の窓口業務をも選択指定しておく。
そうすると，・・・依頼者による受付券発行機の操作によって依頼事項が指定されると，その指定事項とその依頼順番が制御機の方に入力されて制御機から各窓口操作機の方に順番指示が発せられる。そこで，依頼事項に対応する受付窓口の窓口操作機の方で制御機からの順番指示を判断してそのモニター表示部に指示表示する。それを見て窓口業務者が来客の番号を確認して，窓口業務者のそれぞれの窓口業務に関係する来客の番号はもとより，業務選択キースイッチにより選択した窓口業務に関係する来客の番号までも来客に向かって連絡するものである。」（甲第７号証４頁目左欄１行目～１７行目，（作用）の項の一部）３　以上認定の明細書の記載からは，本件発明２は，二つの窓口業務に関連する業務受付がある場合，伝言連絡の手間に起因する業務の支障，あるいは伝言忘れによる順番遅れを回避するため，業務選択キースイッチを押して，他の窓口業務をも選択指定しておくことにより，窓口業務者のそれぞれの窓口業務に関係する来客の番号だけでなく，業務選択キースイッチにより選択した窓口業務に関係する来客の番号までも把握して，来客に向かって連絡できるという作用効果を有するものであると認められる。本件発明２がこのようなものであるとすれば，業務を択一的に切り替えて選択することができるにすぎないようなものが同発明に含まれないことは，論ずるまでもないことというべきである。
４　控訴人は，構成要件Ｃにおける業務選択キースイッチが，業務を択一的に選択することができるにすぎない場合をも含むと解すべき根拠として，複数の受付窓口を有する窓口業務において，一つの窓口が，自己が担当する業務についてすべての来客を呼び出し終えた後に，他の業務のために来店した来客を呼び出すことによって業務補助を行うのが一般的であることを挙げる。


平成１３年（行ケ）第５３８号　審決取消請求事件
平成１５年６月３日判決言渡、平成１５年５月２０日口頭弁論終結
判　　　　決
原　　告　　　　　　　日本ゲームカード株式会社
訴訟代理人弁理士　　　河野登夫、中尾真一、河野英仁原　　告　　　　　　　日本レジャーカードシステム株式会社訴訟代理人弁護士　　　堤義成、田宮武文、依田修一、中村しん吾、栁澤泰被　　告　　　　　　　クリエイションカード情報システム株式会社
訴訟代理人弁護士　　　山上和則、尾崎英男
同　　　　弁理士　　　鈴木由充、稲岡耕作
主　　　　文
原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第１　原告らの求めた裁判
特許庁が無効２０００－３５５２１号事件について平成１３年１０月１８日にした審決を取り消す、との判決。
第２　事案の概要
１　特許庁における手続の経緯等
本件は、特許を無効とした審決に対する審決取消訴訟であり、原告らは下記アの特許（本件特許）の特許権者で、被告は下記イの審判（本件審判）の請求人である。
ア　本件特許
登録番号　　　　第２７６１８４３号
発明の名称　　　「遊技設備」
昭和６２年５月２７日に株式会社ソフィアがした特許出願（特願昭６２－１３００８６号、以下「原出願」という。）の一部を新たな特許出願として平成６年５月２５日に特許出願され（特願平６－１１１３６３号、以下「本件分割出願」という。）、平成１０年３月２７日設定登録された。
その後、株式会社ソフィアから原告らに対して本件特許に係る特許権の譲渡がされ、平成１１年１０月１９日に特許権移転登録がされた。
イ　本件審判
審判番号　　　　無効２０００－３５５２１号
審判請求        平成１２年９月２６日
訂正請求　　　　平成１３年１月１５日
審決　　　　　　平成１３年１０月１８日
審決の結論　　　「訂正を認める。特許第２７６１８４３号の請求項１についての特許を無効とする。」
（平成１３年１０月３０日原告らに審決謄本送達）
２　本件特許請求の範囲（訂正後のもの。審決の分説記載に倣って符号を付した。以下、この発明を「本件発明」という。）
(A）(A1）所要の情報を記憶可能な情報記憶部を有する記憶媒体が挿入されることに関連して所要の遊技が実行可能とされる遊技装置と、(A2）記憶手段を有し少なくとも上記記憶媒体の情報を管理する管理装置とを備え、
(A3）上記遊技装置と上記管理装置とが通信可能に構成されてなる遊技設備において、
(B）上記記憶媒体の情報記憶部には、少なくとも記憶媒体ごとに付与される固有の固有識別情報を記憶させ、
(C）上記遊技装置には、
(C1）上記記憶媒体の情報記憶部の情報を読み取り可能な記憶媒体読取手段と、(C2）上記記憶媒体の金額情報を表示する金額情報表示手段と、(C3）上記記憶媒体の金額情報に基づいて所要の金額から所定数の遊技媒体に変換させる指令を与える変換操作手段と、
(C4）少なくとも上記記憶媒体読取手段を制御する制御手段と、を設け、
(D）上記制御手段には、上記記憶媒体読取手段によって上記記憶媒体より読み取られた当該記憶媒体の固有識別情報および上記遊技装置を特定する情報を上記管理装置へ送信する送信手段を設け、
(E）上記管理装置は、上記固有識別情報の受信に基づいて当該記憶媒体の所要の情報を上記記憶手段に記憶媒体ごとに時系列的に記憶するように構成されてなることを
(A）特徴とする遊技設備。
３　審決の理由の要点
（１）審決は、別紙審決の写しのとおり、（a）本件分割出願は、原出願の願書に最初に添付された明細書又は図面（以下、この明細書と図面を併せて「原出願当初明細書」という。）に記載されていない事項を含むから、特許法４４条２項の規定の適用を受けることができず、その出願日は本件分割出願の実際の出願日（平成６年５月２５日）であるとした上、(b）本件発明は、上記出願日前に公知となった実願昭６１－８０６４６号（実開昭６２－１９２７７０号、審判甲１、本訴甲４）のマイクロフィルム及び特開昭６３－２９２９８６号公報（原出願の公開公報、審判甲２、本訴甲５）に各記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明の特許は、特許法２９条２項の規定に違反してされたものであり、同法１２３条１項２号に該当するから、無効とされるべきである、とした。
（２）審決が本件分割出願は特許法４４条２項の規定の適用を受けない不適法な分割出願であるとした理由は、要旨以下のとおりである。本件発明の構成要件C2、C3に記載された「記憶媒体の金額情報を表示する」、「記憶媒体の金額情報に基づいて所要の金額から所定数の遊技媒体に変換させる」における「記憶媒体の金額情報」は、請求人（被告）及び被請求人ら（原告ら）両者の主張どおり、「記憶媒体に記憶されている金額情報」、「記憶媒体から読み取られた金額情報」を含むと解される。
原出願当初明細書の発明の詳細な説明には、カード内に記憶されている識別手段を使って、管理装置に記録されている購入金額や持玉数のデータを引き出し可能にしているもの以外の記載はなく、特許請求の範囲をカードに有価データが記憶されているとするように解釈できる記載はない。原出願当初明細書の特許請求の範囲の記載を、発明の詳細な説明の記載を無視し、文言のみをもって被請求人らの主張どおり記憶媒体（カード）に金額情報が記憶されているものであると解することはできない。


以上の点を考慮に入れて本件発明をみると、分割出願時に、「【発明の解決しようとする課題】従来、パチンコ遊技設備において各パチンコ機の稼働情報を収集する技術が提案されている。これによって、遊技店側は各パチンコ機の稼働情報を分析し、営業方針の決定に反映させることが可能になるという利点があった。一方、記憶媒体（カード）を用いた遊技設備においては、各パチンコ機の稼働情報の他に各記憶媒体の情報をも収集、記憶することができると、遊技店側においてはさらに適切な営業方針を決定するのに貢献できることが明らかになった。・・・この発明の目的は、記憶媒体の情報記憶部に各記憶媒体に対応して固有の固有識別情報を記憶させ、当該固有識別情報に基づいて各記憶媒体の所要の情報を記憶手段に記憶媒体毎に記憶することができるようにして、遊技店の経営者が適切に営業方針を決定できるようにすることにある。」（段落【０００５】～【００１１】）、
「【作用】本発明によれば、記憶媒体の情報記憶部に各記憶媒体に対応して固有の固有識別情報を記憶させ、遊技装置の記憶媒体読取手段において上記固有識別情報を読み取り可能とし、当該固有識別情報に基づいて各記憶媒体の所要の情報を管理装置の記憶手段に記憶媒体毎に記憶することができるようにして、記憶媒体の信憑性を向上させることにより不正記憶媒体の使用を未然に防止することができるとともに、記憶媒体の使用動向を把握することも可能となるため、遊技店の経営者が記憶手段に記憶されている記憶媒体の所要の情報を参照することによって、適切な営業方針を決定することも可能となる。」（段落【００１６】。【発明の効果】の欄にも同様の記載がある。）、　「上記実施例ではカードに識別符号（カード番号）のみを記憶させカードが保有すべき有価データは管理装置の側で管理するようにしているが、カードに識別符号とともに有価データを記憶させるようにしてもよい。」（段落【０３３１】）、
等の記載を加え、特許請求の範囲の記載を、
「記憶媒体の金額情報を表示する・・」(C2）、「記憶媒体の金額情報に基づいて所要の金額から所定数の遊技媒体に変換させる・・・」（C3）とし、記憶媒体（カード）に金額情報が記憶されている場合をも含むと解することができるような記載とすることは、原出願当初明細書に記載されていない事項を含むというべきである。
第３　原告らの主張（審決取消事由）
審決は、原出願当初明細書には記憶媒体（カード）に金額情報を記憶させることが記載されていないとの誤った認定に基づいて、本件分割出願を不適法と判断し、実際の出願日を基準として本件発明の進歩性を判断したものであり、その分割の適否に関する認定判断の誤りが結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、取り消されるべきである。
１　原出願当初明細書の特許請求の範囲には、カードに有価データ（金額情報）が記憶されていることを表す次の記載（下線は原告ら）がある（甲５の１頁左欄５行～１４行）。
「自己の識別符号を記憶する記憶媒体を金額に対応して発行する記憶媒体発行装置と、前記記憶媒体の読取装置を有し、所定の有価価値により遊技が可能となり特定の状態の発生によって付加価値を遊技者に与えるようにされた遊技機と、前記記憶媒体に保持された金銭と実質的に等価な第１の有価データおよびこの第１の有価データから変換された遊技権利と実質的に等価な第２の有価データとを前記識別符号を用いて前記記憶媒体ごとに記憶する記憶手段を備えた管理装置。」すなわち、「管理装置」に備えられた「記憶手段」は、「前記記憶媒体に保持された金銭と実質的に等価な第１の有価データ」と「この第１の有価データから変換された遊技権利と実質的に等価な第２の有価データ」とを「前記識別符号を用いて前記記憶媒体ごとに記憶する」のであり、管理装置が記憶するデータは、記憶媒体が有する有価データそのものである。
２　記憶媒体が有価データを有すると解しても、発明の詳細な説明欄の記載と矛盾が生じることはない。
まず、原出願の発明の目的とされる不正（カードコピー）の防止という点については、記憶媒体が有価データを有するとしても、識別符号を用いて管理装置から有価データを引き出すようにすることは当然可能であり、矛盾はない。また、審決が引用する、「本発明は、記憶媒体としてのカードには持玉数を記録する代わりに識別符号を記憶し、持玉数はこの識別符号を用いて管理装置内の記憶手段に記憶させるようにするとともに、カード購入に際しては購入金額のまま払戻し可能な第１の有価データとして記録し、パチンコ機にはこの第１の有価データから持玉数と等価な第２の有価データに変換するための変換機能とその操作手段を設けるようにした。」（甲５の２頁左下欄１９行～右下欄７行）という解決手段についての記載は、要約すると、「カードに識別符号を記憶し、持玉数は管理装置に記憶され、購入金額を第１の有価データとして記憶し」ということであり、その文脈からみても「第１の有価データ」は管理装置に記憶するのではなく、むしろカードに記憶させると解するのが自然である。
３　審決は、「原出願の当初明細書の特許請求の範囲の文言を、その発明の詳細な説明の記載を無視し、その文言のみをもって被請求人（原告ら）の主張通り記憶媒体（カード）に金額情報が記憶されているものであると解することはできない。」と判断したが、これは、発明の詳細な説明の記載には、特許請求の範囲に記載された上位概念化された発明に包含されるものが全て記載される必要がないことを無視した判断であって、誤りである。
原出願の当初明細書には、カードに記録される情報には「・・・購入金額や持玉数は記録されない・・・」（甲５の３頁右下欄５行）として、カードに金額情報は記憶されていない実施例が記載されているが、実施例はあくまでも上位概念化した特許請求の範囲に包括されるもののうちの「一実施例」であるにすぎない。４　本件発明の「記憶媒体の金額情報を表示する」（C2）ことについては、原出願当初明細書の「そして、ユニットコントローラ190がユニットメモリ170の内のメッセージを読み取って応答があったことを確認すると、カードリーダ180内にカードを保持させたまま、ユニットメモリ170の送信データエリアSDA内の稼働情報を「遊技中」に変更すると共に、玉表示器163と金額表示器162にカードの持玉数と金額を表示させ、また金額が零でない場合には購入可表示ランプ113aを点灯させて購入可能状態を表示させる」（甲５の２９頁左上欄７行～１６行）という記載によって、出願当初から開示されていた。


また、本件発明の「記憶媒体の金額情報に基づいて所要の金額から所定数の遊技媒体に変換させ・・・」は、原出願当初明細書の「一方、パチンコ機に設けられた購入スイッチ113がオンされ、制御ユニット160がこれを確認すると、ユニットメモリ170からそのカードの未使用金額を読み出してきてゼロでないことを確認する。そして、ゼロでないときは、予め定められた購入単位分の金額を未使用金額から減算してそれを金額表示器162に表示させる。」（甲５の４４頁右上欄１０行～１８行）という記載によって、出願当初から開示されていたものである。５　「記憶媒体（カード）に金額情報を記憶させる」技術は、本件発明が属する技術分野の周知慣用技術であるから、「記憶媒体（カード）に金額情報を記憶させる」ことは、当業者が自明な事項として読み取ることができるのであって、実質的に原出願当初明細書に開示されていたというべきである。
第４　被告の反論の骨子
原出願当初明細書には、記憶媒体（カード）に金額情報も記憶させることは開示されていない。原告らの主張の実質上唯一の根拠は、特許請求の範囲の「記憶媒体に保持された金銭と実質的に等価な第１の有価データ」という記載であるが、有価データが記憶媒体（カード）に「保持」されていることと「記憶」されていることとは同じではない。第１の有価データは、識別符号と対応づけて管理装置に記憶されているのである。記憶媒体（カード）に有価データが記憶されていると解することは、原出願当初明細書に記載された発明の目的に反するから、特許請求の範囲の記載を原告らの主張するように読むことはできない。発明の詳細な説明にも原告らの主張を支持するような記載はない。本件発明は、当業者に、記憶媒体（カード）に金額情報を記憶させるという周知慣用技術から脱却することによって、不正利用を防止する発明と認識されるものであるから、「記憶媒体（カード）に金額情報を記憶させる」ことが原出願当初明細書の記載から自明な事項であると解する余地はない。
第５　当裁判所の判断
１　本件では、本件発明の特許請求の範囲に記載された「記憶媒体の金額情報」（C1、C2）は「記憶媒体に記憶されている金額情報」及び「記憶媒体から読み取られた金額情報」を含むものであるという、当事者双方及び審決が一致して認める事実を前提として、本件発明の分割出願が特許法４４条１項の定める分割要件を満たすかどうか、具体的には、記憶媒体（カード）に金額情報も記憶させることが原出願の当初明細書に記載されていたか、という点のみが争点となっているものである（分割が不適法であって出願日が本件分割出願の実際の出願日となる場合に本件発明が進歩性を欠くことは、原告らも争わない。）。２　そこで、分割の適否を判断する前提として、まず、原出願当初明細書の内容を検討すると、原出願当初明細書（甲５）には以下の各記載がある。
【特許請求の範囲】
①「自己の識別符号を記憶する記憶媒体を金額に対応して発行する記憶媒体発行装置と、前記記憶媒体の読取装置を有し、所定の有価価値により遊技が可能となり特定の状態の発生によって付加価値を遊技者に与えるようにされた遊技機と、前記記憶媒体に保持された金銭と実質的に等価な第１の有価データおよびこの第１の有価データから変換された遊技権利と実質的に等価な第２の有価データとを前記識別符号を用いて前記記憶媒体ごとに記憶する記憶手段を備えた管理装置と、前記記憶媒体の読み取り装置と前記第１有価データに相当する金銭を払い出す金銭返却装置と前記第二有価データに相当する有価媒体を発行する有価媒体発行装置を有する記憶媒体精算装置とを、伝送媒体を介して有機的に接続せしめることにより有機的結合体を形成し、前記記憶媒体によってのみ前記有機的結合体への介入を可能とならしめ、かつ有機的結合体によってのみ前記第１有価データと第２有価データとの運用を可能とならしめるように構成したことを特徴とする遊技システム。」
【発明が解決しようとする問題点】
②「上記従来のカード方式のうち、カード自体に玉数を記憶させて、・・・カードを挿入して遊技を行う第１の方式にあっては、・・・コスト高となる。また、カード自体に持玉数を記憶させているので、不正（カードのコピー）が簡単に行われ易いという欠点がある。・・・・従来のカード方式では、いずれも一旦カードを購入すると、購入金額分がすべて玉数となってしまうため、・・・少額を単位として購入できるようにしておかないと遊技客に多額に投資を強制する結果となってしまう。」（２頁左上欄１７行～右上欄１２行）
③「この発明の目的は、遊技客が安心して高額のカードを購入することができ、これによって玉切れによる遊技中断の回数を減少させるとともに、カードコピーによる不正を防止することにある。」（２頁左下欄１４行～１７行）
【問題点を解決するための手段】
④「本発明は、記憶媒体としてのカードには持玉数を記憶する代わりに識別符号を記憶し、持玉数はこの識別符号を用いて管理装置内の記憶手段に記憶させるようにするとともに、カード購入に際しては購入金額を金額のまま払戻し可能な第１の有価データとして記録し、パチンコ機にはこの第１の有価データから持玉数と等価な第２の有価データに変換するための変換機能とその操作手段を設けるようにした。」（２頁左下欄１９行～右下欄７行）
【作用】
⑤「本発明のパチンコ遊技システムによれば、カード発行時には持玉数という直接的に遊技可能な有価データ（第２）を購入するのではなく、持玉数という直接的に遊技可能な有価データ（第２）に変換し得る前段としての第１有価データを得、パチンコ機において第１有価データを、遊技権利と等価な第２有価データに変換してパチンコ遊技を行い、残存している第１有価データに対しては景品交換ではなく、未使用金として返却がなされるので、遊技客は安心して高額のカードを購入することができ、・・・また、カード内に記憶されるのは有価データを呼び出すための識別符号であるので、カードコピーによる不正を防止するという上記目的を達成することができる。」（２頁右下欄１５行～３頁左上欄１１行）
【実施例】


⑥「・・・実施例のカードの磁気面に記録される情報は、・・・識別コードと、・・・発行年月日と、・・・識別符号としてのカード番号と、エラー検出用のチェックコードのみであり、購入金額や持玉数は記録されないようになっている。・・・これによって，カードのコピーによる不正を防止し、かつ不正による被害を最小限にとどめることができる。」（３頁左下欄１９行～右下欄１０行）⑦「そして，ユニットコントローラ190がユニットメモリ170の内のメッセージを読み取って応答があったことを確認すると、カードリーダ180内にカードを保持させたまま、ユニットメモリ170の送信データエリアSDA内の稼働情報を「遊技中」に変更すると共に、玉表示器163と金額表示器162にカードの持玉数と金額を表示させ、また金額が零でない場合には購入可能表示ランプ113aを点灯させて購入可能状態を表示させる。」（２９頁左上欄７行～１６行）
⑧「一方、パチンコ機に設けられた購入スイッチ113がオンされ、制御ユニット160がこれを確認すると、ユニットメモリ170からそのカードの未使用金額を読み出してきてゼロでないことを確認する。そして、ゼロでないときは、予め定められた購入単位分の金額を未使用金額から減算してそれを金額表示器162に表示させる。」
（４４頁右上欄１０行～１８行）
【発明の効果】
⑨「以上説明したごとくこの発明は、遊技開始に使用されるカードに持玉数を記憶する代わりに識別符号を記憶し、持玉数はこの識別符号を用いて中央管理装置内の記憶装置に記憶させるようにするとともに、カード購入に際しては購入金額を金額のまま払戻し可能な第１の有価データとして記録し、パチンコ機にはこの第１の有価データ数から持玉数と等価な第２の有価データに変換するための変換機能とその操作手段を設けるようにしたので、カード発行時には持玉数という直接的な遊技可能な有価データ（第２）を購入するのではなく、持玉数という直接的に遊技可能な有価データ（第２）に変換し得る前段としての第１有価データを得、パチンコ機において第１有価データを、遊技権利と等価な第２有価データに変換してパチンコ遊技を行い、残存している第１有価データに対しては景品交換ではなく、未使用金としての返却がなされる。そのため遊技客は安心して高額のカードを購入することができ、・・・遊技店にとってはカード発行枚数を減少させて、カードのコストを低減することができる。しかも、カード内に記憶されるのは有価データを呼び出すための識別符号であるので、カードコピーによる不正を防止することができる。」（５０頁右上欄１８行～右下欄３行）
３　上記各記載（①～⑨）によれば、原出願当初明細書に記載された発明は、(1)従来のカード方式では、カード自体に持玉数を記憶させるため不正（カードコピー）が行われやすく、また、カードを一旦購入すると購入金額分がすべて玉数となってしまうという問題があったことにかんがみ、(2)この問題を解消して、遊技客が安心して高額のカードを購入することができるようにし、カードコピーによる不正を防止することを目的（課題）とするものであると認められ、上記課題の具体的解決手段として、(3)-1記憶媒体（カード）には持玉数（特許請求の範囲の記載にいう「第２の有価データ」）を記憶させず、代わりに識別符号を記憶させ、識別符号を用いて管理装置に持玉数を記憶させること（記載④）、(3)-2　カード購入に際しては「購入金額を金額のまま払戻し可能な第１の有価データとして記録し」（記載④）、パチンコ機において第１の有価データを持玉数（第２の有価データ）に変換して遊技を行った後、残存している第１の有価データに対しては未使用金として返却をすること（記載④、⑤）が開示されている。
なお、原出願当初明細書の発明の詳細な説明には、個々のカードに関連付けられる情報に関して、「持玉数」、「金額」、「購入金額」、「未使用金額」、「第１の有価データ」、「第２の有価データ」等の記載があるが、「金額情報」という用語は使用されていない。そして、特許請求の範囲に規定された２種の有価データのうち、「第２の有価データ」は、「持玉数と等価な第２の有価データ」、「持玉数という直接的に遊技可能な有価データ（第２）」（記載⑤、⑨）等の記載から、持玉数のデータを意味するものであり、また、「第１の有価データ」は、「カード購入に際しては購入金額を金額のまま払戻し可能な第１の有価データとして記憶し」（記載④）、「第１有価データを、遊技権利と等価な第２有価データに変換してパチンコ競技を行い、残存している第１有価データに対しては景品交換ではなく、未使用金として返却がなされる」（記載⑤）等の記載から、「購入金額」又は購入金額から玉数分を差し引いた「未使用金額」に相当するデータを意味するものであると認められる。
４　以上に認定したところによれば、原出願当初明細書に記載された発明において、カードに関連付けられた２種類の有価データのうち、持玉数（第２の有価データ）が記憶媒体（カード）に記憶されるものでないことは明白である。しかし、「第１の有価データ」（カードの購入時においては購入金額、遊技後においては第１の有価データから遊技玉に変換した分を差し引いた残存額）がどこに記憶されるかについては明記されておらず、原告らは、原出願当初明細書には第１の有価データを記憶媒体（カード）に記憶させることも開示されていると主張するのに対し、被告は、第１の有価データもカードの識別符号と対応させてパチンコ遊技機の管理装置に記憶されるものであって、記憶媒体（カード）に記憶されることはないと反論している。
５　そこで、原告らが記憶媒体（カード）には有価情報（金額情報）が記憶されているとする主張の根拠として挙げる点を、順次検討する。（１）原出願当初明細書の特許請求の範囲の記載について原告らは、原出願当初明細書の特許請求の範囲の「前記記憶媒体に保持された金銭と実質的に等価な第１の有価データ」との記載は、記憶媒体が「第１の有価データ」を記憶していることを表しているから、原出願当初明細書には記憶媒体に有価データ（金額情報）を記憶させることが記載されている旨主張する。しかし、特許請求の範囲の上記記載は、記憶媒体が金銭と実質的に等価な第１の有価データを「保持」しているというものにすぎず、その記載から直ちに記憶媒体が第１の有価データ（金額情報）を「記憶」しているとまで断定し得るものではない。


そこで、この点について、原出願当初明細書の発明の詳細な説明を全体を通して検討すると、原出願に記載された発明は、前記３で認定したとおり、カードコピーによる不正の防止を主要な目的としたものである。このような発明の目的と、発明の作用として「カード内に記憶されるのは有価データを呼び出すための識別符号であるので、カードコピーによる不正を防止するという上記目的を達成することができる。」（記載⑤）と記載され（発明の効果についても同旨の記載がある。）、実施例として「実施例のカードの磁気面に記録される情報は、・・・と識別符号としてのカード番号と、・・・のみであり、購入金額や持玉数は記録させないようになっている。・・・これによってカードのコピーによる不正を防止し・・」として、カードに購入金額や持玉数を記録させないもののみが記載されていることとを併せて考慮すると、「保持」との用語は、第１の有価情報（金額情報）がカードの識別符号に対応させて管理装置に記憶されることにより個々のカード自体に対応づけられた情報となっていることを表現したものであって、カード自体が金額情報を記憶していることまで意味するものではないと解される。むしろ、原出願当初明細書の全体の記載からみれば、「第１の有価データ」である金額情報は、管理装置の側にカードの識別符号と対応する形で記憶され、カード自体には記憶されていないというのが自然かつ合理的な理解であり、原出願当初明細書に接した当業者がカードに金額情報が記憶されていると理解するとは認め難い。
原告らは、記憶媒体が有価データ（金額情報）を有するとしても、識別符号を用いて管理装置から有価データを引き出すようにすることは当然可能であり、特許請求の範囲を原告ら主張のように記憶媒体に第１の有価データである金額情報を記載させると理解しても、不正（カードコピーの防止）という発明の目的との間に矛盾は生じないと主張する。しかし、原出願当初明細書に記載された発明において、購入金額や残存金額に対応する「第１の有価情報」が記憶媒体（カード）自体に記憶されているとすれば、カードをコピーすることによって不正にカードの残存金額の払戻しを受けることが可能であるから、カードコピーによる不正の防止という目的を達成することはできない。原告らが主張するような、記憶媒体に金額情報（有価データ）を記憶させ、なおかつ、その有価データはカードの識別符号を用いて管理装置から引き出すようにするというような無駄の多い構成は、敢えて考えるとすれば不可能ではないという程度のものであって、当業者が当然に理解する構成とはいえない。
（２）原出願当初明細書の発明の詳細な説明について
ア　原告らは、原出願当初明細書の発明の詳細な説明に、「本発明は、記憶媒体としてのカードには持玉数を記録する代わりに識別符号を記憶し、持玉数はこの識別符号を用いて管理装置内の記憶手段に記憶させるようにするとともに、カード購入に際しては購入金額のまま払戻し可能な第１の有価データとして記録し、パチンコ機にはこの第１の有価データから持玉数と等価な第２の有価データに変換するための変換機能とその操作手段を設けるようにした。」（甲５号の２頁左下欄１９行～右下欄７行）との記載があることを指摘し、この記載は、要約すると、「カードに識別符号を記憶し、持玉数は管理装置に記憶され、購入金額を第１の有価データとして記憶し」ということであり、その文脈からみても「第１の有価データ」は管理装置に記憶するのではなく、むしろカードに記憶させると解するのが自然であると主張する。
しかし、原告らが援用する上記記載は、第１の有価データをどこに記録するのかということまで述べたものではない。そして、第１の有価データをどこに記録するかという点については、カードコピーによる不正を防止するという発明の目的や「カード内に記憶されるのは有価データを呼び出すための識別符号であるので、カードコピーによる不正を防止するという上記目的を達成することができる。」という作用効果の記載（記載⑤、⑨）からみて、カードではなく、管理装置の側であると解される。当業者が上記記載から第１の有価データ（金額情報）はカードに記憶されると理解する旨の原告らの主張は、採用することができない。なお、出願当初明細書の発明の詳細な説明には、「持玉数という直接的に遊技可能な有価データ（第２）に変換し得る前段としての第１有価データを得（る）」という記載があることも認められるが、ここでの「第１の有価データを得る」とは、単に、「第１の有価データ」が識別符号と対応づけて管理装置に記憶されることを指していると解することができ、また、そう解する方が発明の目的及び作用効果に関する記載に照らして合理的である。
イ　原告らは、本件発明の「記憶媒体の金額情報を表示する」（C2）ことについては、原出願当初明細書の「そして、ユニットコントローラ190がユニットメモリ170の内のメッセージを読み取って応答があったことを確認すると、カードリーダ180内にカードを保持させたまま、ユニットメモリ170の送信データエリアSDA内の稼働情報を「遊技中」に変更すると共に、玉表示器163と金額表示器162にカードの持玉数と金額を表示させ、また金額が零でない場合には購入可表示ランプ113aを点灯させて購入可能状態を表示させる」（甲５の２９頁左上欄７行～１６行）という記載によって、また、本件発明の「記憶媒体の金額情報に基づいて所要の金額から所定数の遊技媒体に変換させ」（C3）については、原出願当初明細書の「一方、パチンコ機に設けられた購入スイッチ113がオンされ、制御ユニット160がこれを確認すると、ユニットメモリ170からそのカードの未使用金額を読み出してきてゼロでないことを確認する。そして、ゼロでないときは、予め定められた購入単位分の金額を未使用金額から減算してそれを金額表示器162に表示させる。」（甲５の４４頁右上欄１０行～１８行）という記載によって、出願当初から開示されていた、と主張する。
しかしながら、原告らが指摘する原出願当初明細書の上記各記載は、いずれも、記憶されている金額がカードリーダーへのカードの挿入・読取りという動作によって金額表示器に表示されることを示すのみであって、カードに金額情報が記憶されていることまで示すものとは認められない。
ウ　以上のとおり、原出願当初明細書の発明の詳細な説明には、カードに購入金額や未使用金額などの「金額情報」が記憶されることを示す記載はないというべきである。
（３）原告らは、発明の詳細な説明の記載には特許請求の範囲に記載された上位概念化された発明に包含される全てのものが記載される必要はない、実施例にはカードに金額情報は記憶されていないものが記載されているが、実施例はあくまでも上位概念化した特許請求の範囲に包括されるもののうちの「一実施例」であるにすぎないなどと述べて、有価情報をカードに記憶させることが詳細な説明や実施例に示されていないことは、有価情報をカードに記憶させることを含む「上記概念化」された発明が原出願当初明細書に記載されていたと認める妨げとはならない旨主張する。


平成１３年（行ケ）第４４７号　審決取消請求事件
平成１４年５月１４日口頭弁論終結
判決
原　　　　　　告　　　サルヴァトーレ　フェラガモ　イタリア　エス．
ピー．エー．
訴訟代理人弁護士　　　宮　川　美津子
同　　　　　　　　　　中　村　勝　彦
訴訟代理人弁理士　　　稲　葉　良　幸
同　　　　　　　　　　内　田　佐江子
訴訟復代理人弁護士　　佐　藤　真太郎
被　　　　　　告　　　特許庁長官　及川耕三
指定代理人　　　　　　涌　井　幸　一
同　　　　　　　　　　大　橋　良　三
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
(1)特許庁が平成１１年審判第６８５１号事件につき平成１３年５月２８日にした審決を取り消す。
(2)訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
被告は，平成９年４月９日，別紙審決書写し〔別掲〕記載の商標について，立体商標登録出願（平成９年商標登録願第１０４０４２号，以下「本願商標」という。）をした。指定商品は，第１４類「貴金属，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ・貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て・貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布，貴金属製喫煙用具，身飾品，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，時計，記念カップ，記念たて，キーホルダー」，第１８類「皮革，かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，かばん金具，がま口口金，傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，乗馬用具，愛玩動物用被服類」及び第２５類「被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴」である。
原告は，平成１１年１月２５日（送達日）に拒絶査定を受けた。原告は，平成１１年４月２６日，上記拒絶査定に対する不服の審判を請求した。
特許庁は，これを平成１１年審判第６８５１号事件として審理し，その結果，平成１３年５月２８日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同年６月１３日に，その謄本を原告に送達した。
２　審決の理由
審決は，別紙審決書の写しのとおり，本願商標が，その指定商品との関係では，金具又は飾りの形状の一形態を表示したものと認識されるにすぎず，本願商標は自他商品の識別標識としての機能を有さず，また，本願商標と同一と認め得る形状の金具等のみによって，需要者に強い印象・記憶を与え，かつ，需要者が何人かの業務に係る商品等であることを認識することができるに至っているとも認められないから，商標法３条１項３号に該当し，同条２項には該当しない，と認定判断した。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
１　取消事由１（立体商標制度の一般的理解の誤り）
(1)審決は，「商品の機能又は美感に関わる形状は，多少特異なものであっても，未だ，商品等の形状を普通に用いられる方法で表示するものの域を出ないと解するのが相当である。」（審決書２頁２７行～３０行），「商品等の機能又は美感とは関係のない特異な形状である場合はともかくとして，商品等の形状と認識されるものからなる立体的形状から構成される商標については，使用をされた結果，当該形状に係る商標が単に出所を表示するのみならず，需要者間において当該形状をもって同種の商品等と明らかに識別されていると認識することができるに至っている場合を除き，商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として，商標法３条１項３号に該当し，商標登録を受けることができないものと解すべきである。」（同２頁３５行～３頁５行）との規範を定立している。(2)しかし，審決は，立体的形状における，機能的形態の登録可能性の問題と，意匠的形態の登録可能性の問題とを区別していない。機能的形態については，その機能を果たすためには，原則的に同様の形状にならざるを得ず，何人もこれを使用する必要があることから，一私人に独占を認めるのは相当でなく，多少特殊なものであっても，いまだ商標法３条１項３号に規定する，商品等（指定商品若しくはその容器又は指定役務の提供の用に供する物，以下「商品等」という。）の形状を「普通に用いられる方法で表示する」ものの域を出ないとする見解には，一理ある。これに対し商品の意匠的形態においては，他に選択可能なデザインは多数存在するのであるから，独占の弊害を考慮する必要性は乏しい。


したがって，商品等の形状を「普通に用いられる方法で表示する」商標とは，商品の機能に基づいて合理的に構成すれば，通常はその形態に帰着せざるを得ないような形態を意味するものと考えるべきであって，そうでない商品等の意匠的形態については，広く商標登録を認めていくべきである。(3)被告は，平成７年１２月１３日工業所有権審議会「商標法等の改正に関する答申」（以下「本件答申」という。）や被告自身の運用基準を掲げる。しかし，審議会や特許庁が法令の解釈権限を有しているわけではない。仮に，本件答申の立場を前提とするとしても，この答申においても，機能的形態と意匠的形態とを区別し，前者については，「機能的・不可避的な立体的形状からなる商標については，・・・使用により識別力が生じるに至った場合においてもなお不登録とするよう規定することが適当である。」（乙第１号証２枚目３１行～３枚目１９行）とする一方，後者については「・・・指定商品やその容器の形状そのものである場合には不登録とするとの運用を厳しくする・・・」（乙第１号証３枚目２０行～２２行）など，前者の登録可能性をより厳格に解すべきであるとしている。
米国の判例等においても，原則的に，機能的形態の登録は不可としつつも，意匠的形態の登録は可能であるとされている。
(4)立体商標でない商標であっても，特に図形商標などでは，美感を重視する側面が強いものである。立体商標についてだけ，意匠的機能があるからという理由で，出所識別機能を限定的に解釈する必要はない。
平面的な商標であっても，理論的には意匠法の保護対象となり得るものであるから，商品の形状が意匠法の保護対象であることをもって，商標法の保護において平面的商標と立体的商標を区別することは不当である。２　取消事由２（商標法３条１項３号該当性の判断の誤り）(1)本願商標は，商品の機能とは関係のない単なる意匠的形態であるから，商標法３条１項３号には該当しない。
(2)仮に，立体商標についての審決の一般的理解が正しいとして，それ前提とするとしても，本願商標は，他の業者の製品と比較して，それ自体で自他商品識別機能を果たし得るような特異な形状をしている。
本願商標と似た形状の金具等を用いた製品が，市場に出回っていたということはない。
(3)本願商標の形状は，指定商品そのものの形状として用いられ得るだけでなく，指定商品の一部分として，ワンポイントマーク的にも使用し得るものである。現に，原告商品のうち，靴やかばん等に関しては，商品の一部分において，出所を示すシンボルマークのように使用されている。
すなわち，本願商標は，仮に被告の審査基準によるとしても，かばん等の指定商品との関係において，指定商品やその容器の形状そのものではないから，当該指定商品の形状を表示したものではないことになる。以上のとおりであるから，本願商標は，商標法３条１項３号に該当しない。３　取消事由３（商標法３条２項該当性の判断の誤り）(1)本願商標と原告が使用している商標の同一性の要否審決は，「出願に係る商標が商品の一部の立体的形状のみからなるものであるのに対し，実使用に係る商標が該立体的形状と文字，図形等の平面標章の場合には，両商標の構成は同一でないことから，出願に係る商標については，原則として使用により識別力を有するに至った商標と認めることができない。」（審決書４頁１２行～１６行）としている。
しかし，そもそも，出願に係る商標が使用により自他商品の識別力を得たか否かを判断するに当たって，判断の根拠とする使用を，当該出願商標の同一の商標の使用に限定する理論的根拠はない。類似の商標であっても，使用された結果，当該商標自体が自他商品の識別力を獲得することも十分に想定できる。
(2)原告による本願商標の使用
原告は，本願商標と同一の商標を，継続的かつ独占的に商品に使用してきている。
ア　本願商標は，「ガンチーニ」と称される独特の形状をした金具（本願商標の２つのリングの一方のみの形状を有するもの）に起源を有している。原告は，本願商標と同一のものを，貴金属（甲第５号証，第４６号証，第５４号証，第５８号証，第６４号証，第６７号証，第７０号証，第７６号証，第７８号証），かばん類（甲第４号証，第７１号証，第７４号証），靴類（甲第７６号証）に使用している。
原告は，平成４年ころから，「ガンチーニ」シリーズの一環として，本願商標を使用した婦人靴等の販売を開始したものである。本願商標と同一の形状をしている金具の近辺に，「ｆｅｒｒａｇａｍｏ」の文字が使用されている商品もあるものの，その大きさは，当該金具に比して極めて小さく目立たないものである。需要者は，当該金具の形状そのものから商品の出所を推認する可能性が高い。
イ　原告は，「ガンチーニ」を付した商品について，莫大な宣伝広告費を投じて，宣伝広告を行ってきた。
原告の費やした宣伝広告費は，平成６年は２億０３５０万円，平成７年は２億５２５３万０９１９円，平成８年は３億６４５９万３０９５円，平成１０年は５億５４９０万７０００円，平成１１年は６億９８６１万３０００円，平成１２年は７億２６１９万５０００円である。本願商標を付した商品についての宣伝広告費はそのうちの相当高い割合を占めている。
原告の商品の日本における売上高は，平成１１年は１２８億９０２７万８０００円，平成１２年は１２８億５３９７万７０００円であり，本願商標を付した商品の販売額はそのうちの相当高い割合を占めている。
（甲第３号証ないし第８１号証）
以上のような宣伝広告，販売実績に加え，本願商標は独特の形状を有し，原告により独占的に使用されてきたことから，本願商標は，需要者に強い印象・記憶を与え，自他商品の識別力を備えるに至っている。
(3)雑誌等による紹介
多数の雑誌において，本願商標は「ガンチーニ」として，原告の「定番」，「トレードマーク」，「シンボル」等と紹介されており，自他商品の識別力を獲得していることが明らかである。


（甲第９号証，第１０号証，第３９号証，第５５号証，第６０号証，第６１号証，第６６号証，第６９号証，第７３号証，第７５号証，第７９号証）被告は，「ガンチーニ」と称される金具等には，本願商標と同一のものもあるものの，異なるものも数種類あることを挙げて，識別されているのは，本願商標によってではなく，「ガンチーニ」と称される文字によってであると主張する。確かに，「ガンチーニ」と称される金具には，本願商標の形状そのものではなく，その構成要素となる形状も含まれる。しかし，それらは，いずれも，本願商標の構成要素である点で差異はないから，自他商品識別機能を有している。
(4)原告による識別力確保のための対応
原告は，本願商標と酷似した商標を付した違法商品を発見した場合，警告書等を送付して当該違法商品の販売等を中止させるなど，本願商標の自他商品の識別力を維持するための努力をしてきた。
ア　原告は，株式会社ワシントン靴店（以下「ワシントン靴店」という。）が，本願商標に酷似した商標を付した商品を販売していたことを発見し，平成８年１０月２３日に警告書（甲第８３号証の１及び２）を送付し，平成９年２月１４日，当該商品の製造・販売禁止等を内容とする商標使用等差止仮処分の申立てを行った（甲第８４号証）。
ワシントン靴店が，既に当該商品の製造・販売等を行っていないということであったため，原告は上記仮処分申立てを取り下げた。イ　原告は，平成１０年３月ころ，株式会社プレミック（以下「プレミック」という。）が，本願商標に酷似した商標を付した商品を販売している事実を発見し，同社に対し，平成１０年４月２日，当該商品の広告・販売を中止すること等を求める警告書（甲第８５号証の１及び２）を送付した。その後，原告は，株式会社やました（以下「やました」という。）が，当該商品を製造し，プレミックに販売している事実を発見し，やましたに対し，当該商品の製造・販売の中止を求める警告書（甲第８６号証の１及び２）を送付し，プレミックに対しても再度警告書（甲第８７号証の１及び２）を送付した。その後，プレミックは当該商品の広告・販売を中止し，やましたも原告の権利を侵害していたことを認めて，平成１２年１月３日，今後当該商品を製造・販売しないことを内容とする和解契約を原告と締結した。ウ　原告は，株式会社三宝（以下「三宝」という。）が，本願商標に酷似した商標を付した商品を販売していたことを発見し，平成１３年３月２８日に警告書（甲第８９号証の１及び２）を送付し，同年４月２４日に再度警告書（甲第９０号証の１及び２）を送付した。
その結果，三宝は，原告の権利を侵害した事実を認め，今後は当該商品を製造・販売しないこと等を内容とする和解契約（甲第９１号証）を原告と締結した。
第４　被告の反論の要点
審決の認定判断は正当であり，審決に原告主張の誤りはない。
１　立体商標制度の成立
立体商標保護を求める声が現実にあること，不正競争防止法においても，商品の形状について保護を認めている裁判例が多くあること，国際的にも立体的な商標を保護する趨勢にあることから，我が国においても，立体的商標が商標制度により保護されることとなり，平成８年法律第６８号により，立体的形状若しくは立体的形状と文字，図形，記号等の結合又はこれらと色彩との結合された商標であって，商品又は役務について使用するものを登録する，立体商標制度が導入された。この立体商標制度は，指定商品若しくはその容器又は指定役務の提供の用に供する物の形状（すなわち，「商品等の形状」）も含む立体的形状であって，商品又は役務について使用するものを登録する制度であり，平面商標と同様，自他商品・役務の識別機能を通して獲得される，商標を使用する者の業務上の信用を保護するためのものである。
この立体商標制度においては，①商標法により保護すべき立体商標は，商品若しくは商品の包装又は役務の提供の用に供する物の形状も含む立体的形状とし（商標法２条），②立体商標の登録要件について，需要者が指定商品若しくはその容器又は指定役務の提供の用に供する物の形状そのものの範囲を出ないと認識する形状のみからなる立体商標は登録対象としないことにし（同法３条１項３号），③立体商標の不登録の理由として，機能的・不可避的な立体的形状からなる商標については，使用による識別力を生ずるに至った場合においても，登録しないこととし（同法４条１項１８号），④意匠権との抵触関係については，従来どおりとし，特許権，実用新案権との抵触関係についての調整規定を設けることとする（特許法７２条，実用新案法１７条，商標法２９条，３３条の２及び３），とされた。２　取消事由１（立体商標制度の一般的理解の誤り）について(1)前記のとおり，立体商標制度は，平面商標と同様，自他商品・役務の識別機能を獲得した商標を使用する者の，業務上の信用を保護するためのものである。したがって，立体商標が保護されるためには，自他商品の識別標識としての機能を有していることが必要である。
そうである以上，商標法３条１項３号の，商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は，需要者が指定商品等の形状そのものの範囲を出ないと認識する形状のみからなる商標を含むものというべきである。すなわち，指定商品との関係で，同種の商品が採用し得る立体的な形状に特徴的な変更，装飾等が施されたものであっても，全体として指定商品等の形状を表示したと認識するにとどまる限り，識別力を有しないというべきである。現実に使用されていないような形状であっても，需要者がその商品又は役務の取引業界において採用し得る範囲での変更，装飾等と認識するにとどまる場合には，その立体商標の全体を観察しても指定商品等の形状の範囲を出ないものとみられるから，原則として識別性を有しない。


このような解釈がなされるのは，商品等の形状が，本来，その商品等の持つ機能を効果的に発揮させたり，その商品等の持つ美感を高めたりする目的で選択されるもので，本来的（第一義的）には，商品・役務の出所を表示し，自他商品等を識別する標識として採択されるものではないと，需要者により一般的に認識されるため，同種の商品等のものとして採用し得る範囲での変更・装飾は，機能・美感のためと把握され，その出所とは結び付けられないからである。以上のとおりであるから，商品等の形状は，商品等の機能又は美感とは関係のない特異な形状である場合，あるいは，そのような特異なものでない形状については，使用により二次的に自他商品等の識別力を有するに至った場合に，初めて登録要件を満たすものである。また，仮に使用等によって識別力を具備したとしても，機能的・不可避的な立体的形状の場合は，公益的な要請から登録は認められない（商標法４条１項１８号）。
(2)原告は，立体的形状における機能的形態と意匠的形態とを区別し，後者は，前者に比べ，広く商標登録を認めていくべきであると主張する。しかし，前記のとおり，商品若しくは商品の包装，役務の提供の用に供する物又は商品を構成する部品等商品の一部の形状は，本来商品それ自体の機能を効果的に発揮させたり，美感を高めたりなどの目的のために選択されるものであって，第一義的に商品・役務の出所を表示し，自他商品等を識別する標識として採択されるものではないから，基本的に識別標章たり得ないものである。したがって，商品等の形状は，それが商品等の形状と認識される限りにおいては，機能的形態であるか意匠的形態であるかにかかわらず，自他商品の識別機能を有しない。ただし，例外的にその使用により二次的に自他商品の識別力を獲得することがあり，その場合，登録要件を満たすことがあるのである。
本件答申は，仮に使用等によって識別力を具備したとしても，機能的・不可避的な立体的形状の場合は，公益的な要請から登録は認められないとして，使用等によって識別力を具備したものについては，機能的形態と意匠的形態とで扱いを異にすべきものとしている。しかし，識別力の獲得に基づく登録の可否において，機能的形態と，意匠的な形態とを区別し，前者をより厳格に解すべきであるとはしていない。
米国と日本の商標保護に関する法制は，細部においておのずと異なるものであり，本願商標の登録の適否が，米国の判例等をもって，判断されるものではない。
(3)原告は，立体商標でない商標であっても，特に図形商標などでは，美感を重視する側面が強いから，立体商標に意匠的機能があるからといって，平面的商標と比較して，出所識別機能を限定的に解する必要はないと主張する。しかし，前記のとおり，商品等の形状は，本来それ自体の持つ機能又は美感をよりよく発揮させるために選択されるものであり，本来的ないし直接的には意匠法など他の知的財産制度で保護されるべきものであり，それを，当初から自他商品を識別する標識として採用される平面的な商標と同視することはできない。識別力の有無の観察は，問題となっている商標が，その指定商品に使用された場合に，需要者がどのように認識するか，という観点に立ってなされるべきものであり，このことは，平面的な商標であれ，立体的商標であれ，差異はない。審決もこの点で両者を区別してはいない。
３　取消事由２（商標法３条１項３号該当性の判断の誤り）について(1)原告は，本願商標は，商品の機能と関係のない単なる意匠的形態であるから，商標法３条１項３号に該当しないと主張する。
しかし，本願商標は，仮に商品の機能と関係のない意匠的形態であるとしても，後記のとおり，それ自体で自他商品の識別標識としての機能を果たし得るような特異な形状はしていない。
(2)本願商標の特異性
ア　本願商標は，「靴飾り，かばん金具等」の商品の一部分の立体的形状と認められるものである。その形状は，ギリシャ文字の「Ω（オメガ）」を２個用い，その開口部を対称するように合わせ，それらを角丸の直方体で閉じるよう接合した眼鏡状のものであって，何ら特徴のない比較的簡単な形状より成るといい得るものである。その指定商品の一部分としての機能性や装飾性との関係において，通常予想される選択の範囲を出ない形状である。したがって，本願商標は，それ自体で自他商品の識別標識としての機能を果たし得るような特異な形状をしているものとはいえない。
イ　原告は，本願商標を構成する立体的形状と同様の形状を付属金具や飾りとするものは市場に出回っていないから，本願商標が，自他商品の識別力を有するような，特異な形状であると解することに何ら妨げはないと主張する。しかし，審決時には，原告以外の者が製造・販売する「靴，かばん」等であって，本願商標を構成する立体的形状と同様の形状を有する金具飾りを，「靴，かばん」等の一部に採用するものが市場に出回っていた，と推認することができる（甲第３号証，乙第４号証）。
ウ　本願商標に係る形状や装飾等が施された商品と同一のものが市場に実際に存在しなくても，また，相対的には外観上特徴的な形状から成るものと認められるとしても，その商品の取引業界において，需要者によって，その種の変更，装飾等が採用され得るものと認められれば，自他商品の識別機能を有していないものいうべきである。本願商標は，前記のとおり，指定商品の機能性や装飾性において，通常予想される選択の範囲を脱した予測し難い特異な形状とはいい難く，単に商品付属の多種多様なデザイン，形状をとり得る金具又は飾りの一形態として認識される。
したがって，本願商標に接した需要者は，これを指定商品の形状の範囲を出ないものと認識するというのが相当であり，本願商標の形状それ自体が自他商品の識別標識としての機能を有しているとはいえない。(3)原告は，靴やかばん等に関しては，本願商標は，商品の一部にワンポイントマーク的に用いられるものであり，意匠的機能より，出所識別的機能が強く発揮されている，と主張する。しかし，被告が例として挙げるような，ポロシャツの胸部に付される標章が，その使用態様によっては，装飾的，意匠的なものを超えて，商標として自他商品の識別力を備えることがあるとしても，本願商標をそのようにとらえなければならないとする事情はうかがえない。


(4)原告は，被告の運用基準が問題にしている立体商標と本願商標は本質的に異なり，審決は，問題となる商標が，商品の全体的形状に関するものであるか否かの差異を看過している点において不当である，と主張する。しかし，審決は，商品の全体に係る形状か，あるいは機能的又は装飾的な部分としての形状かを看過して判断しているわけではない。審決は，本願商標が，かばん類等の金具等に使用されても，需要者は，単に商品の形状の一形態を表示したものと認識するにすぎない，あるいは，商品付属物の多種多様なデザイン，形状の一形態を表示したものと認識するにすぎない，としているのである。指定商品の相当多くの部品や付属品が，「ワンポイントマーク的に使用し得るもの」といえなくもないものであり，これらがすべて自他商品の識別力を有するというわけではない。
商品の一部に用いられている形態・デザイン等が，商標になるか否かを，指定商品の取引実情を離れて議論することはできない。４　取消事由３（商標法３条２項の該当性の判断の誤り）について(1)原告は，出願に係る商標が使用により自他識別力を取得したか否かを判断するに当たっては，当該商標と同一の商標の使用状況だけはなく，類似の商標の使用状況も考慮に入れるべきである，本願商標と同一のものに限っても，広く使用されている，「Ｆｅｒｒａｇａｍｏ」の文字が使用されていても，その文字の大きさは，金具に比して極めて小さく，目立たないから，需要者は，当該金具の形状そのものから原告商品の出所を推認する可能性が高い，と主張する。(2)商標法３条２項は，本来的に自他商品の識別力のない商標が特定の商品等に使用された結果，自他商品の識別力を有するに至った場合に適用する規定である。同法３条１項３号に該当する商標は何人も使用を欲する表示であり，一私人に独占させることは妥当ではないから，同商標に商標法３条２項を適用する場合は，厳格に解釈し適用しなければならない。そうである以上，商標法３条２項の適用に当たっては，使用により自他商品等の識別力を備えた商標と出願に係る商標とは，原則として同一であって，かつ，指定商品も同一でなければならないというべきである。
以上のとおり，商品等の形状のみからなる立体商標が，使用により識別力を有するに至っていると判断されるのは，実際に流通している商品に商標として使用されている文字，図形等の標章を離れて，その商品等の形状部分のみが，使用による識別力を有するに至っている場合である。
(3)原告が，その商品に使用している金具等のうち，本願商標と同一の形状といい得るものは，靴の甲に付された飾り金具やバッグの手紐と本体をつなぐ係止金具が主なものであって，その他の，例えば，ギリシャ文字の「Ω（オメガ）」の，やや広く開けた開口部をその両端外側に短く伸びた直方体と同一幅の直方体で閉じて円環状としたものは，本願商標と同一のものではない。(4)本願商標と同一といい得る，飾り金具や係止金具には，２個の「Ω」状の金具を連結する金具上に，筆記体風の「Ｆｅｒｒａｇａｍｏ」の文字が刻印されており，また，雑誌の広告記事にも，筆記体風の「Ｓａｌｖａｔｏｒｅ　Ｆｅｒｒａｇａｍｏ」，「ＦＥＲＲＡＧＡＭＯ」及び「フェラガモ」等の文字が併記されている（甲第３号証ないし甲第７９号証）。
仮に，需要者が，本願商標にかかる金具の形状によって購買意欲を起こすことはあるとしても，これに比して文字が小さいからといって，需要者がそこに付された文字商標に着目せず，本願商標の形状のみをとらえて商品の出所を認識するとはいえない。「Ｆｅｒｒａｇａｍｏ」，「Ｓａｌｖａｔｏｒｅ　Ｆｅｒｒａｇａｍｏ」，「ＦＥＲＲＡＧＡＭＯ」及び「フェラガモ」の文字が「婦人用バック」等の需要者に広く認識されている商標であるとすると，需要者は，当該文字商標に着目して，当該商品の出所を認識するものである。
原告商品における自他商品の識別は，上記の文字商標によりなされており，需要者が，靴やかばんの部品の一部にすぎない飾り金具，係止金具に注意を払い，その形状のみを見て出所を認識し，購入するとは認められない。(5)原告が，本願商標を使用していることの立証をしているのは，本願商標の指定商品すべてについてではなく，その一部についてにすぎず，他の部分については，立証していない。
(6)原告の商品の一部に本願商標と同一といい得る形状の金具等が使用され，また，その販売高や宣伝広告費が原告主張のとおりであったとしても，その販売高や宣伝広告費は商品の一部である金具そのものではなく，バック，靴等の商品に関するものであるから，これから直ちに，本願商標が自他商品の識別力を有するに至っているものと認めることはできない。
(7)原告は，本願商標が自他商品の識別力を既に獲得していることは，雑誌等における記載内容からも明らかである，本願商標と同一の「ガンチーニ」のみによって，需要者に強い印象，記憶を与え，かつ，需要者が原告の商品であることを容易に認識できるに至っている，と主張する。
しかし，「ガンチーニ」と称される金具等には，本願商標と同一のものもあるものの，異なる形状のものもあり，「ガンチーニ」によって特定されるものが，本願商標の形状に限定されるとはいえない。むしろ，これらの金具等は，「ガンチーニ」の文字によって識別されているのである。
(8)原告は，本願商標の自他商品識別機能を維持するため，適切な対応を積極的に行っていると主張する。
しかし，原告主張のような警告書の送付や和解の事実が認められるとしても，これらは，原告を含む特定の当事者の認識を示すにすぎず，本願商標が自他商品の識別力を獲得していることの証左となるものではない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（立体商標制度の一般的理解の誤り）について(1)立体商標制度は，商品若しくは商品の包装，役務の提供の用に供する物の立体的形状であって，自己の業務に係る商品又は役務について使用をするものを商標として登録して保護しようとするものであり，商標の持つ自他商品・役務の識別機能を通して，業務上の信用の保護を図るためのものである（商標法２条，３条）。


商品の立体的形状は，本来，その機能を効果的に発揮させる，あるいは優れた美感を看者に与える，との目的で選択されるものであって，商品の出所を表示し，自他商品を識別する標識として選択されるものではなく，これに接する需要者も，そのように理解し，商品の出所を表示するために選択されたものであるとは理解しないのが一般であるというべきであるから，商品等の機能又は美感とは関係のない特異な形状である場合を除き，基本的に自他商品の識別標識とはならないと解すべきである。
このことを前提にすると，立体商標における商標法３条１項３号の商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とは，それに接した需要者が指定商品等の形状そのものの範囲を出ないと認識する商標をいうものと解すべきである。なぜなら，前記のとおり，商品等の立体的形状は，第一に商品の機能・美感のために採用されるものであり，これに接する需要者もそのように理解するものであるから，その商品の機能・美感と関係のある非特異な形状であって，需要者が指定商品の形状そのものの範囲を出ないと認識するものは，需要者によって，商品の出所を表示するために選択されたものであると理解されることがないのが一般であるからである。
(2)原告は，立体的形状における機能的形態と意匠的形態とを区別し，後者においては広く商標登録を認めていくべきである，と主張する。しかし，機能的形態であっても，当該商品等の機能を確保するために不可欠なものを別にすれば（商標法４条１項１８号参照），商品等のどの機能を重視するか，機能をどの程度高めるかで，種々の形態が考えられ，その中での選択の余地は十分あるから，原告のいう選択可能性の点で，意匠的形態との間に，商標として認めるか否かの扱いを異にするのを正当化するほどの相違があると認めることはできない。機能的形態は，その実現すべき機能の種類，程度から，意匠的な形態より選択できる幅がより狭いということがあるとしても，それは結局機能的な形態はその機能を離れて特異な形態が取りづらいということに帰着するから，結局この特異性に着目すれば足りるものである。
そもそも，立体商標を含め商標を保護する根拠は，それが有する自他商品の識別標識としての機能にある。機能的形態はこの機能を獲得しにくく，意匠的形態は獲得しやすい，という関係があるとは，認めることができない。現行法も，立体商標の登録要件について，商品等の機能を確保するために不可欠なものを除き（商標法４条１項１８号），機能的形態か意匠的形態かで区別していない。
(3)原告は，商標法の保護において平面的商標と立体商標を区別することは不当であると主張する。
しかし，前記のとおり，商品等の立体的形状は，その機能・美感の発揮を第一の目的として選択されることが通常であるから，出所を表示することを第一の目的として選択され，これに接する需要者もそのように理解することが一般である，平面商標と同一視することはできない。このような立体的形状が第一義的に果たす機能・美感については，制度上，本来，それぞれ特許法・実用新案法，意匠法で一定期間に限り保護が与えられ，その後は何人も自由することが認められるべきであるから，商標登録して，これに半永久的な保護を与えるには，慎重でなければならないのは当然だからである。
２　取消事由２（商標法３条１項３号該当性の判断の誤り）について
(1)本願商標の形状
本願商標は，ギリシャ文字の「Ω（オメガ）」の形状をしたものを２個用い，その開口部を対称するように合わせ，それらの開口部を角丸の直方体で閉じるよう接合した眼鏡状のものであって，比較的簡単な形状であり，格別特異なものであるとは認められない。
(2)本願商標は，例えば，靴等の飾り金具として使用されるときは，甲の部分に，横長の状態で付されるものであり，その左右対称で横長の形態から，一定の美感を発揮するものである。
原告が製造，販売するものは，いわゆる高級ブランド品であるところ，その飾り金具等を含めた商品デザインは，美感やその時々の流行等を考慮して，最適と判断されるものがとられ，その際コストや機能性の制約は少なく，選択可能なデザインの範囲は幅広いと認められる。
(3)上記のとおり，本願商標は，形状としては比較的簡単であること，また，この種商品のデザインの取り得る範囲が広いと考えられることからは，本願商標が，機能や美感と関係のない特異な形状ではなく，指定表品が通常取り得る形状の範囲を超えていないと認めることができる。
(4)原告は，本願商標は，ワンポイントマーク的に用いられるもので，かばんや靴等については，指定商品やその容器の形状そのものではない，と主張する。本願商標が，かばんや靴の形状そのものではないことは明らかである。しかし，本願商標は，かばんや靴の一部品（飾り金具，係止金具等）として用いられた場合，需要者にとって，その使用形態に従い，正にその飾り等として認識されるものであり，また，前記のとおり，それ自体特異な形状ではないから，結局単に靴やかばんの一部分として認識されるものと認められる。そして，審決は，貴金属製のかばん金具，同靴飾りとして用いられた場合，単に商品の形状の一形態を表示したものと認識するにすぎないと認定判断しており，それに誤りはない。
原告は，衣服等の他の商品の一部として本願商標が用いられた場合を挙げているが，審決はそれを理由として商標法３条１項３号の該当性を判断しているものではないから，主張自体失当である。
(5)以上から，本願商標を，商標法３条１項３号に該当するとした審決の認定判断に誤りがあるとは認められない。
３　取消事由３（商標法３条２項の該当性の判断の誤り）について(1)原告は，本願商標と同一でなく，これに類似するにすぎない商標であっても，それが使用された結果，自他商品の識別力を獲得した場合，商標法３条２項の登録要件を満たす，と主張する。
前記のとおり，立体商標が保護されるのは，自他商品の識別力を獲得したことにその根拠があるから，類似の商標の使用によりそれが自他商品の識別力を獲得し，ひいては当該商標も自他商品の識別力を獲得する，ということは十分考えられる。ただし，その場合でも，実際に使用された商標と，当該商標との関係が具体的に吟味されなければならないのは当然である。両者の形状や使用態様等の具体的な検討をせずにする議論には，実益がない。
(2)原告は，本願商標を用いたアクセサリー，かばん，靴等を販売しており，それらの商品総体の宣伝広告費，販売高は相当多額であって，原告の商品はいわゆる高級ブランドとして著名である。


しかし，原告の販売した商品中には，本願商標のうち２個の「Ω」を連結する直方体部分に，「Ｆｅｒｒａｇａｍｏ」の文字が刻印されているものがあり，また，靴等では，商品自体に「ＦＥＲＲＡＧＡＭＯ」等の文字が表示されているものもある。さらに，雑誌の記事等でも，原告の商品は，「Ｓａｌｖａｔｏｒｅ　Ｆｅｒｒａｇａｍｏ」，「ＦＥＲＲＡＧＡＭＯ」及び「フェラガモ」等の名称が付されて紹介されている。
（甲第４号証，第６号証，第７号証，第９号証，第１０号証，第１５号証，第１６号証，第１７号証，第２０号証，第２１号証，第２２号証，第２６号証，甲第３１号証，第３１号証，第３４号証，第３７号証，第３９号証，第４１号証，第４３号証，第４４号証，第４５号証，第４９号証，第５２号証，第５４号証，第５５号証，第６１号証，第６２号証，第６４号証，第６５号証，第６９号証，第７０号証，第７５号証，第７６号証，第７７号証，第８０号証，第８１号証）
(3)これらの事実に，本願商標が比較的簡単なものであることを併せ考慮すると，需要者が，本願商標と同一ないしこれと類似した金具・飾り等のみに着目して，原告製品を識別すると認めることはできない。
原告は，上記の金具に刻印された文字は小さく，注意を引かないものであると主張する。しかし，原告製品は，そのデザイン，素材の良さ，造りの丁寧さ等から，高級ブランドとして高い人気を誇っており，需要者はその細部にまで注意を払って製品を選択するものと推認され，上記刻印された文字も，隠されて表示されているものではないから，それが多少小さいからといって注意を引かないとは認められない。
(4)原告は，本願商標と同一ないし類似する形状を「ガンチーニ」（イタリア語で留め具（フック）を意味する。）と称しており，それがある程度知られていることは認められる（甲第３号証，第６号証，第６９号証等）。しかし，前記甲号証の雑誌記事は，あくまで「フェラガモ」の「ガンチーニ」として紹介されていると認められ，本願商標の形状それ自体が，自他商品識別力を獲得しているとは認められない。
また，「ガンチーニ」と称されているものの中には，本願商標のほか，ギリシャ文字の「Ω（オメガ）」の，やや広く開けた開口部をその両端外側に短く伸びた直方体と同一幅の直方体で閉じて円環状としたものや，これを多数組み合わせてチェーン状としたもの，円環部（「Ω」の上部）の方を対向させて，それらを角丸の直方体で連結したものもあり，これらは，本願商標とはまた異なった美感・印象を与えていると認めることができる。さらには，皮革状に型押ししたものも，「ガンチーニ」と称されている（甲第４５号証，第７０号証，第７５号証，第７９号証等）。
「ガンチーニ」の名称が著名であるとしても，これにより本願商標が当然に想起されるものとは認められない。
(5)原告が，本願商標と同一ないし類似する形状の金具や飾りを付した商品を宣伝し，その販売額が相当多額であることは認められる。しかし，本願商標は，その機能・美感と無関係な特異な形状ではなく，指定商品等の形状そのものの範囲から出る形状とは認められないこと，「ｆｅｒｒａｇａｍｏ」等の文字とともに用いられることが多いことからは，上記宣伝・販売の事実をもってしても，本願商標が自他商品の識別力を獲得したとは認められない。
また，本願商標の使用差し止めについて，原告が積極的な行為をし，和解等によりこれと同一ないし類似する商品の販売等をやめさせた事実があるとしても，これは基本的に特定当事者間の合意の問題であり，これを本願商標が自他商品の識別力を獲得したとの事実を認める資料として重視することはできない。(6)その他，本件全証拠を検討しても，本願商標が自他商品の識別力を獲得したとの事実を認めることはできない。
(7)以上のとおりであるから，本願商標が，使用により自他商品の識別力を獲得したことはなく，商標法３条２項の登録要件を満たさないと認定判断した審決に誤りがあるとすることはできない。
４　結論
以上によれば，原告主張の審決取消事由はいずれも理由がなく，その他，審決には，これを取り消すべき瑕疵は見当たらない。そこで，原告の請求を棄却することとし，訴訟費用の負担，上告及び上告受理の申立てのための付加期間について行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条，９６条２項を適用して，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第６民事部
裁判長裁判官山　　下　　和　　明
裁判官設　　樂　　隆　　一
裁判官高　　瀬　　順　　久