(ｱ)　被請求人は，ジェロビタールＨ３を受領するルーマニアツアー（ルーマニアにおけるジェロビタールＨ３による治療の現状視察と同国内旅行と推認される）に関して，１９７８年１２月５日にルーマニアの旅行会社と契約をしていること（審判乙４及び５）。
(ｲ)　被請求人により，「GEROVITAL-H3」の文字よりなり，指定商品を第４類「化粧品，その他本類に属する商品」とする商標登録出願が，昭和５４（１９７９）年３月２６日になされ，これが登録第１６６９９２５号商標として昭和５９年３月２２日に登録されたこと（審判甲２。以下，この登録商標を「被請求人先行登録商標」という。）。
(ｳ)　被請求人に対する化粧品輸入販売業の許可が，厚生大臣により昭和６０年４月１５日になされ，これが現在（東京都知事認可）まで継続していること（審判乙６）。
(ｴ)　上記の輸入化粧品が「ジェロビタールＨ３フェイスクリーム」，「ジェロビタールＨ３ヘアーローション」等であり，輸入相手方がルーマニアのファーマク社であること（審判乙７）。
(ｵ)　被請求人は，１９９２（平成４）年１月頃にミラージュ社と「頭髪用化粧品類，パック類」について取引をしていたこと（審判乙８及び３２）。(ｶ)　１９８５年１１月及び１９８６年に，被請求人は，「ジェロビタールＨ３フェイスクリーム」，「ジェロビタールＨ３ヘアーローション」に関して，ルーマニア国立輸出入公団「CHIMICA」との間で日本における代理人契約を締結したこと（審判乙１１及び１２）。
(ｷ)　被請求人は，ジェロビタール商標についてのルーマニアにおける商標権者２社の一方であるファーマク社とジェロビタール商標を使用した商品について，２００３年６月２７日現在，取引を継続しており，この取引に関してファーマク社はジェロビタール商標について，被請求人が日本で商標権を取得していることを知っていること（審判乙１７）。
ウ　引用各商標ないしジェロビタール商標の周知性又は著名性について(ｱ)　以上によれば，引用各商標については，被請求人により取り扱われたもの（審判乙８及び３２）を除けば，請求人の商品として取り扱われたのは，２００２（平成１４）年１０月３日のジーオーティーメイク株式会社との契約以降であると認められることから，引用各商標が，本件商標登録出願の日である平成９年５月２日以前に広く認識され，又は著名となっていたとすることはできない。(ｲ)　また，ジェロビタール商標が本件商標の登録出願前に，アナ・アスラン博士あるいはルーマニア政府の取扱いにかかるものとして，我が国で紹介されていたといえるのは審判甲４１及び４２並びに審判乙２及び３に示される出版物における記述のみであり，これらをもってしては，ジェロビタール商標が，本件商標の登録出願前に，我が国でアナ・アスラン博士あるいはルーマニア政府の取扱いにかかるものとして，広く認識され，又は著名になっていたとするには十分ではない。
(2)　不正の目的について
請求人は，被請求人の本件商標の取得行為には不正の目的がある旨主張しているので，以下この点について検討する。
ア　請求人は，「本件商標権者は，ルーマニアの財産ともいうべき薬品及び化粧品の名称と同一の商標を，ルーマニア政府当局，請求人及びアナ・アスラン博士らの何らの承諾を得ることなく，我が国において無断で勝手に商標登録した。」と主張している。
そこで検討するに，審判乙１ないし５を総合すれば，被請求人は，ルーマニア政府ないし同国の観光会社と，日本からの観光客を招く事業において関係をもっていたことが確認でき，また，ルーマニア大使館・政府による感謝状・表彰状を受けていること（審判乙１４及び１５）及び，被請求人の代表者がルーマニア要人の日本への入国に際して保証人となっていることをみれば，被請求人は，ルーマニア国と全く無関係の者とはいえず，被請求人が，本件商標を登録出願し，商標登録を受けた一連の行為において，ルーマニア国との国際信義を損なう行為があったということはできない。
また，ジェロビタール商標は，現在，ルーマニア政府の権利に係る商標ではなく，同国のミラージュ社とファーマク社の両商標権者の権利として分割されていること前述のとおりであり，被請求人は，その一方の権利者であるファーマク社と取引をしてきていること前記(1)イで認定したとおりである。そうとすれば，当該政府機関等の証明書（審判甲３５ないし３８）があるとしても，この各号証のみによっては，被請求人が，本件商標を登録出願し，商標登録を受けた一連の行為において不正の目的があったとすることはできず，上記の請求人の主張は，採用することができない。
イ　ルーマニアにおける商標権者２社の一方であるファーマク社は，本件商標を被請求人が取得していることを知っており（審判乙１７），同社がそのことに対して異議を唱えている事実は認められない。
そうとすれば，被請求人による本件商標の登録出願及び登録取得行為については，ファーマク社との関係においても不正の目的があったとすることはできない。ウ　請求人は，「被請求人は，商標権者の地位を濫用して，請求人が日本ジェロヴィタール・コスメティックス株式会社を我が国における正規の独占的代理人として指定し，引用各商標を使用して営業活動を展開することを妨害している。このような被告の行為は，正当な権利行使の枠を逸脱するものというべきである。」，「請求人の我が国における独占的代理人である日本ジェロヴィタール・コスメティクス株式会社は，上述の営業妨害に会い，これによって，請求人の商品の国内参入は阻まれており，明らかに，『不正の目的』をもって使用するものである。」，「被請求人は，請求人の真正なジェロビタール化粧品を輸入する日本ジェロビタール・コスメティクス株式会社の輸入・販売を当該商標権を利用して妨害しており，明らかに，自己のみが，ファーマク社の不真正なジェロビタール化粧品を輸入するために商標権を取得・行使しており，そもそも本件商標を不正の目的によって取得していることに疑いない。」旨主張している。


たしかに，被請求人は，請求人及びその前身であるミラージュ社が，ルーマニアにおけるジェロビタール商標についての一方の権利者であ（った）ることを知悉しており，かつミラージュ社とも商取引をしていたこと（審判乙８及び３２）からすれば，請求人が主張するないしは審判甲３９に示される被請求人の行為の相手先が，請求人ないしはその取引相手である日本ジェロビタール・コスメティクス株式会社を指していうのであれば，そのような行為については，上記の事情及びミラージュ社との取引の経緯に照らせば信義則に反する行為といえなくもない。しかしながら，本件商標の登録出願の日は，請求人がジーオーティーメイク株式会社と独占的代理店契約を結んだ２００２（平成１４）年１０月３日（審判甲１４の１）より５年以上前の，平成９年５月２日であり，この時点で，被請求人が，請求人による本件商品をもってする日本進出を予想していたとは認められず，それゆえ，被請求人が，請求人の日本進出を予想し，それを妨害する目的で本件商標を登録出願したとまではいうことができない。そして，これに反する証拠はない。したがって，上記の請求人の主張は採用することはできない。エ　請求人は，審判甲３４及び４６外を提出し，被請求人先行登録商標の権利化の経緯からすれば本件商標の登録出願の行為には不正の目的があった旨主張している。
しかしながら，本件商標の登録出願及び登録取得行為に不正の目的が認定し得ないこと前記のとおりであり，被請求人先行登録商標の取得行為に不正の目的があったとも認め得る証拠はない（・・・）。仮にそうではないとしても，被請求人の本件商標の取得に至る前記(1)イの一連の行為及びファーマク社による審判乙１７等にみられる対応に照らせば，商標権者による本件商標の登録出願及び登録取得行為に不正の目的があったとすることはできない。
オ　以上によれば，被請求人による本件商標の登録出願及び登録を得た行為に不正の目的があったとまでは認定し得ない。
(3)　請求人が主張する無効理由について
ア　商標法４条１項１０号及び１５号該当性について
本件商標は，その構成中に「gerovital」，「ジェロビタール」の文字部分を有し，この文字部分は，引用各商標の「Gerovital」，「GEROVITAL」の文字部分と綴りが一致し，称呼が一致するものである。
しかしながら，前記(1)で認定したとおり，本件商標が登録出願された当時，引用各商標ないしジェロビタール商標は，我が国の取引者，需要者の間に広く認識されていたとはいえないから，本件商標は，商標法４条１項１０号に該当しない。また，前記(1)で認定したとおり，本件商標が登録出願された当時，我が国においてジェロビタール商標が著名であったということもできないから，本件商標は，その構成中に「gerovital」，「ジェロビタール」の文字部分を有していても，これをその指定商品に使用した場合，他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるとすべき理由があるとはいえず，商標法４条１項１５号にも該当しない。
イ　商標法４条１項７号該当性について
前記(2)で認定のとおり，本件商標は，不正の目的をもって使用をするものでなく，また，本件商標の商標登録の前後においても公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとの事実は認められない。
したがって，本件商標は，商標法４条１項７号に該当しない。
ウ　商標法４条１項１９号該当性について
引用各商標は，他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標とはいえず，また，前記(2)で認定したとおり，本件商標は，不正の目的をもって使用をするものとはいえないから，商標法４条１項１９号に該当しない。
エ　本件商標の登録に関して請求人の承諾を得ていないことについて請求人は，「ジェロビタール商標の商標権は，ルーマニアにおいて現在，請求人とファーマク社の２社に正当に承継されており，被請求人は，本件請求人の承諾を何ら得ることなく，本件商標を，化粧品すべてに商標登録し，請求人の真正なジェロビタール化粧品の我が国への輸入を妨害している。　被請求人の本件商標の取得は，不正の目的を有し，正当商品の流通を阻害し，国際信義に反するものであることは明らかである。」旨主張している。
しかしながら，前記(1)イで認定したように，被請求人には，社会主義国時代のルーマニア政府及びファーマク社との関係において，ジェロビタール商標について同人主張の事情があったことが認められ，かつ，請求人の日本への進出との関係では，それより５年以上以前の本件登録出願の行為に，請求人との関係で不正の目的があったといい得ないこと前記(2)で認定したとおりである。そうであれば，周知・著名性が獲得されていない引用各商標と類似する本件商標の日本での登録を，請求人が許諾していないとの理由のみをもってしては，先願登録主義を旨とする我が国商標法の制定の全趣旨に照らし，請求人の主張を採用するに由なしとせざるを得ない。そして，このことは，審判乙３１に係る商標登録出願人とファーマク社との関係においても，この商標登録出願に不正の目的が認められない限り，同様である。
オ　ジェロビタール商標使用商品と「ノボカイン」について請求人は，「ファーマク社が分割譲渡された上記の化粧品は，すべて，『ノボカイン』という化学物質を含むものに限定されており，これは，我が国では，薬事法上，化粧品について使用の認可がなされていないから，ファーマク社を通した化粧品は我が国には輸入できない。」，「被請求人が同意を得たという，ファーマク社の商標権は，分割契約上，『ノボカインを含む，油性クリーム・ハーフ油性クリーム・ボディエマルジョン（乳液）』に限定されており，被請求人が，『化粧品』すべてについて，本件商標の商標権を取得する根拠は全く存しない。」と主張している。
しかしながら，商標登録出願ないし登録商標の指定商品の範囲は，日本の商標法に基づいて出願人（商標権者）が指定するものであり，ルーマニアにおける商標権の分割譲渡契約の内容により本件商標の指定商品の範囲が限定されるとはいえないものである。
また，たとえ，被請求人の取扱いにかかる輸入商品が，我が国の法令に照らして輸入が禁止されることがあったとしても，そのことにより本件商標に無効理由が存在するとの根拠は認められない。
したがって，上記の請求人の主張は採用することはできない。
(4)　審決の結論
以上のとおり，本件商標は，商標法４条１項７号，１０号，１５号及び１９号に該当するものでないから，本件商標の商標登録は，商標法４６条１項１号の規定により無効とすることはできない。
第３　当事者の主張の要点


１　原告主張の審決取消事由
(1)　取消事由１（商標法４条１項１０号についての判断の誤り）「GEROVITALH3」は，老化予防，治療薬及びその効果のある化粧品の商標として，日本においても，本件商標の商標登録出願当時既に需要者に広く認識されていたから，審決が「本件商標が登録出願された当時，引用各商標ないしジェロビタール商標は，我が国の取引者，需要者の間に広く認識されていたとはいえないから，本件商標は，商標法４条１項１０号に該当しない。」と判断したことは，誤りである。
「GEROVITALH3」は，老化予防，治療薬及びその効果のある化粧品の商標として世界的に著名なものであり，「GEROVITALH3」及びその略称である「GEROVITAL」，「ジェロビタール」は，日本においても，本件商標の商標登録出願の２０年以上も前から既に需要者に広く認識されていたところ，化粧品等を指定商品とし，「gerovital」の欧文字と「ジェロビタール」の片仮名文字を含む本件商標は，上記商標と同一の商標又はこれに類似する商標である。(2)　取消事由２（商標法４条１項１５号についての判断の誤り）本件商標は，これをその指定商品に使用すると，アナ・アスラン博士の発明した商品又はアナ・アスラン博士に関係のある商品であるかのように混同を生じさせるおそれがあるから，審決が「本件商標が登録出願された当時，我が国においてジェロビタール商標が著名であったということもできないから，本件商標は，・・・これをその指定商品に使用した場合，他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるとすべき理由があるとはいえず，商標法４条１項１５号にも該当しない。」と判断したことは，誤りである。
上記(1)のとおり，「GEROVITALH3」は，老化予防，治療薬及びその効果のある化粧品の商標として世界的に著名なものであり，これを開発したアナ・アスラン博士の氏名並びに「GEROVITALH3」及びその略称である「GEROVITAL」，「ジェロビタール」は，日本においても，本件商標の商標登録出願の２０年以上も前から既に需要者に広く認識されていたから，本件商標をその指定商品に使用すると，アナ・アスラン博士の発明した商品又はアナ・アスラン博士に関係のある商品であるかのように混同を生じさせるおそれがある。
(3)　取消事由３（商標法４条１項７号についての判断の誤り）本件商標は，公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるから，審決が，「本件商標は，不正の目的をもって使用をするものでなく，また，本件商標の商標登録の前後においても公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとの事実は認められない。」としたことは，誤りである。
ア　被告は，昭和５４年３月２６日，別紙商標目録１(1)記載の商標について指定商品を商標法施行令（平成３年政令第２９９号による改正前のもの）別表第４類「化粧品，その他本類に属する商品」とする商標登録出願をして，昭和５９年３月２２日，その設定登録（商標登録第１６６９９２５号，審決の「被請求人先行登録商標」と同一であり，以下「被告先行登録商標」という。）を受けたが，その商標登録出願について，「GEROVITALH3」の医薬品及び化粧品を管理しているルーマニアの医薬品，化粧品，顔料及び塗料中央局（CentralaIndustrialaMedicamente,CosmeticeColorantiSi   Lacuri，以下「ＣＩＭＣＣＬ」という。）がした商標登録異議の申立てに対し，ＣＨＩＭＩＣＡに連絡することなく，「GerovitalH3」からなる商標の周知性を否定してＣＩＭＣＣＬの申立てを争うとともに，ＣＨＩＭＩＣＡが被告の商標登録出願に同意していないにもかかわらず，これに同意していたと主張して，商標登録出願とは関わりのない「秘密保管のための合意書」（甲Ａ４６に添付のもの）を証拠として提出した。被告は，このように，ＣＩＭＣＣＬの意思に反し，かつ，ＣＨＩＭＩＣＡの同意がないのにこれを得たと称して偽りの合意書を提出して，被告先行登録商標の商標登録を受け，これにより，ルーマニアとの取引を不当に独り占めし，被告以外の第三者に対して販売されないようにしたのであり，現に，被告先行登録商標に係る商標権及び本件商標権に基づき，ルーマニアから「GEROVITALH3」を付した化粧品（以下「ジェロビタール化粧品」という。）を輸入し，あるいはこれを使用する行為を，限度を超えてまで執拗に阻止しているから，被告が不当な目的で本件商標の使用をしていることは明らかである。


イ　上記(1)のとおり，「GEROVITALH3」は，老化予防，治療薬及びその効果のある化粧品の商標として世界的に著名なものであり，「GEROVITALH3」及びその略称である「GEROVITAL」，「ジェロビタール」は，日本においても，本件商標の商標登録出願の２０年以上も前から既に需要者に広く認識されていた。被告は，被告先行登録商標の商標登録出願をし，ＣＩＭＣＣＬがした商標登録異議の申立てに対抗までして，商標登録を受けた上，本件商標の商標登録を受けたが，さらに，①「ジエロビタールH3」の片仮名文字と「GEROVITALH3」の欧文字とを上下二段に横書きしてなる，指定商品を商標法施行令（平成３年政令第２９９号による改正前のもの）別表第２９類の「茶，コーヒー，ココア，清涼飲料，果実飲料，氷」とする第１７１３０４１号，指定商品を同別表第３２類の「食肉，卵，食用水産物，野菜，果実，加工食料品」とする第１９５０２１１号，指定商品を同別表第２８類の「酒類」とする第２０８９００４号及び指定商品を商標法施行令別表第３９類の「鉄道等による輸送，車両による輸送・・・」とする第４６３９３７８号の商標登録を，②別紙商標目録１(2)のとおり，「ジェロビタール」の片仮名文字と「GEROVITAL」の欧文字とを上下二段に横書きしてなる指定商品を商標法施行令（平成３年政令第２９９号による改正前のもの）別表第４類の「せっけん類（薬剤に属するものを除く。）歯みがき，化粧品（薬剤に属するものを除く。）香料類」とする第１９５０７２７号の商標登録を，③別紙商標目録１(3)のとおり，「アナ　アスラン」の片仮名文字と「AnaAslan」の欧文字とを上下二段に横書きしてなる指定商品を商標法施行令別表第３類の「家庭用帯電防止剤・・・化粧品，香料類・・・」とする第４６５８４６６号の商標登録をそれぞれ受けているところ，これらの一連の行為をみると，被告は，「GEROVITALH3」の著名性や周知性を熟知していたからこそ，ルーマニアとの取引を妨害されないよう無断で商標登録を取得したものであり，被告が専ら自己の利益を追求しようとしているのは明らかであって，被告の行為は，国際秩序を害し，国際的商業道徳にもとるから，本件商標は公序良俗を害するものである。
(4)　取消事由４（商標法４条１項１９号についての判断の誤り）上記(1)ないし(3)に述べたところによれば，「GEROVITALH3」は，老化予防，治療薬及びその効果のある化粧品の商標として世界的に著名なものであり，また，被告が不正の目的をもって本件商標の使用をするものであることは明らかであるから，審決が，「引用各商標は，他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標とはいえず，また，・・・本件商標は，不正の目的をもって使用をするものとはいえないから，商標法４条１項１９号に該当しない。」と判断したことは，誤りである。
２　被告の反論
(1)　取消事由１（商標法４条１項１０号についての判断の誤り）に対して「GEROVITALH3」が，老化予防，治療薬及びその効果のある化粧品の商標として世界的に著名なものであるとしても，日本において，「GEROVITALH3」及びその略称である「GEROVITAL」，「ジェロビタール」は，本件商標の登録出願当時未だ需要者の間に広く知られていなかった。
(2)　取消事由２（商標法４条１項１５号についての判断の誤り）に対して上記(1)のとおり，「GEROVITALH3」が，老化予防，治療薬及びその効果のある化粧品の商標として世界的に著名なものであるとしても，日本において，アナ・アスラン博士の氏名並びに「GEROVITALH3」及びその略称である「GEROVITAL」，「ジェロビタール」は，本件商標の登録出願当時未だ需要者の間に広く知られていなかったから，本件商標をその指定商品に使用しても，アナ・アスラン博士の発明した商品又はアナ・アスラン博士に関係のある商品であるかのように混同を生じさせるおそれはない。
(3)　取消事由３（商標法４条１項７号についての判断の誤り）に対してア　被告は，ＣＩＭＣＣＬが被告先行登録商標についてした商標登録異議の申立てに対し，ＣＨＩＭＩＣＡに口頭で連絡したところ，ＣＨＩＭＩＣＡから，被告側で処理してほしいとの指示を受けたので，ＣＨＩＭＩＣＡとの間の契約を履行するためには，商標登録を受ける必要があった関係上，周知性を否定して争ったにすぎないものであり，自己のために不正の利益を得る目的又は他人に損害を加える目的があったというわけではない。しかも，当時，ＣＨＩＭＩＣＡの許可がなければ化粧品を輸入することができず，ルーマニア側が被告による輸入の可否を決定することができたから，ＣＩＭＣＣＬとしても，被告に問題があると判断すれば，ＣＨＩＭＩＣＡに対し，被告との契約を解除するよう指示すれば足りたのであり，そうであれば，被告がルーマニアに不利益となるような商標登録を受けることは，自己の立場を危うくすることを意味するから，被告がそのような行動をとることはあり得ないところである。


ファーマク社は，ルーマニアにおいて，別紙商標目録２(1)記載の商標の商標登録を受けているところ，被告は，ファーマク社からジェロビタール化粧品を輸入しこれを販売しているのであって，外国の権利者の国内参入を阻止しようとする意思はなく，また，商標権の侵害行為を阻止しようとするのは権利者として当然のことであるから，被告が不当な目的で本件商標の使用をしているものではない。イ　上記(1)のとおり，「GEROVITALH3」が，老化予防，治療薬及びその効果のある化粧品の商標として世界的に著名なものであるとしても，日本において，アナ・アスラン博士の氏名並びに「GEROVITALH3」及びその略称である「GEROVITAL」，「ジェロビタール」は，本件商標の登録出願当時未だ需要者の間に広く知られていなかった。また，被告は，被告先行登録商標及び本件商標のほかに，原告が上記１(3)イで主張する商標登録を受けているが，これにおいても，不正な目的があったわけではなく，また，被告の行為が，国際秩序を害し，国際的商業道徳にもとるものでもないから，本件商標が公序良俗を害するとはいえない。(4)　取消事由４（商標法４条１項１９号についての判断の誤り）に対して上記(1)ないし(3)に述べたところによれば，被告が不正の目的をもって本件商標の使用をしているということはできない。
第４　当裁判所の判断
１　取消事由１（商標法４条１項１０号についての判断の誤り）について(1)　後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
ア　「GEROVITALH3」について
アナ・アスラン博士（１８９７年（明治３０年）１月１日生，１９８８年（昭和６３年）５月１９日死亡）は，ルーマニアの国立アカデミー会員，医学博士・理学博士であったところ，１９４６年（昭和２１年）から１９５６年（昭和３１年）にかけて，老化予防，治療に効果のある医薬品を開発し，これにラテン語で「老いる」を意味する「gero」，「生命（力）」を意味する「vital」とビタミン類似の種々の効果を暗示する「H3」を合成した「GEROVITALH3」と名付けた。また，アナ・アスラン博士は，「GEROVITALH3」を使用した基礎化粧品を開発し，１９６０年代後半ころから，マクロース社（MACULROSU）が製造を開始した。なお，マクロース社は，１９７２年（昭和４７年）に名称を「ミラージュ　エスエー（MirajSA）」（ミラージュ社）に変更し，さらに，その後，現在の原告の名称である「ジェロビタール　コスメティックス　エス　エー（GerovitalcosmeticsSA）」に変更した。
（甲Ａ１７，４１，４２，５２，６６，１２７，１４８）イ　「GEROVITALH3」等の我が国における周知著名性について(ｱ)　アナ・アスラン博士が開発した「GEROVITALH3」は，１９５７年（昭和３２年）にルーマニア厚生省から認可を受け，その後，アメリカ，ドイツ，フランス等の５０を超える国々で認可を受けた。また，「GEROVITALH3」を使用した基礎化粧品は，マクロース社が製造し，国内で販売していたが，１９６８年（昭和４３年）ころからは，オランダ，ユーゴスラビア，イギリス，スイス，イタリア及びリベリア等に輸出するようになった。
（甲Ａ４１，４２，５２，７１ないし７７，１５１ないし１６７）(ｲ)　日本において，本件商標の指定商品の取引者及び需要者が接するものと認められる一般に発売されている新聞，雑誌等には，「GEROVITALH3」に関して，次のような記事が掲載されている。
ａ　新聞
①　昭和５４年４月１０日発行の「朝日新聞」（甲Ａ５９，乙４５の９２頁）に，「新商法「長寿ツアー」」，「費用９６万円安いもの？」との見出しの下に，被告が催したルーマニアにおけるジェロビタールH3治療の参加者との対談記事が掲載されている。
②　昭和５４年８月１３日発行の「日本経済新聞」（甲Ａ５８，乙４５の９１頁）に，「不老長寿を売る」，「金持ち老人夢を求めて」との見出しの下に，被告の考え出した「ジェロビタール（老いの活力）」を使った長寿ツアーが２週間の滞在で費用が９６万円であること，これまでに２０人の日本人がやってきたことなどを記載した記事が掲載されている。
③　昭和５４年８月１５日発行の「報知新聞」（甲Ａ６０の４，乙４５の９５頁）に，「長寿ツアー　高齢化の先取り　秘薬を求めて・・・　ルーマニアへ」，「信じる者は救われる？車イスもいらなくなる？」，「その名ジェロビタールＨ３」，「効能なんとなんと，神経痛から胃かいようまで」との見出しの下に，被告が１月から３回企画した長寿ツアーに１００人の志願者が集まったことなどが記載された記事が掲載されている。
④　昭和５４年９月２日，１５日，３０日，１０月１４日，１１月２５日及び１２月９日発行の「日中友好新聞」（甲Ａ６０の１ないし３，乙４５の９６ないし９８頁）に，「長寿薬ジェロビタールと漢方　ルーマニア訪問記」との表題のコラムが６回にわたり掲載されている。
⑤　昭和５４年１０月５日発行の「夕刊フジ」（乙４５の９４頁）に，「ルーマニアへ〝若返り〟ツアー」との見出しの下に，アナ・アスラン博士がＧＨ3を発明したこと，被告がサラリーマン向けの正月プランを企画していることなどを記載した記事が掲載されている。
⑥　昭和５５年２月２１日発行の「毎日新聞」（乙４５の１０８頁）に，「ルーマニア自慢の〝薬〟を投与」との見出しの下に，アナ・アスラン博士がＧＨ3を発明したこと，ルーマニアに療養コースがあり，日本からのツアーに加わると約１００万円かかること，日本からのツアーはいくつかの旅行者が扱っているが，医学的な問題については，被告が教えてくれることなどを記載した記事が掲載されている。⑦　昭和５５年３月７日発行の「読売新聞」（甲Ａ６０の４，乙４５の９５頁）に，「豪華施設に泊まり老化に万能秘薬」との見出しの下に，ジェロビタール治療の概要を紹介する記事が掲載されている。
⑧　昭和６３年６月２２日発行の「日本経済新聞」（甲Ａ２２５，乙４５の１１１頁）に，「美しさと若さ求めて女性版〝１０１〟ツアー」との見出しの下に，被告がルーマニアのブカレストへの治療ツアーを年４回企画していることなどを記載した記事が掲載されている。
ｂ　週刊誌


①　読売新聞社の昭和５１年１０月３０日発行の「週刊読売」（甲Ａ８２）に，「ルーマニアが元祖の「不老長寿薬」に３００万円投ずる政財界人の期待ぶり」，「毛主席も治療を受けていた」，「〝効果〟の医学的証明は困難」，「へんに秘薬扱いしないこと」との見出しの下に，アナ・アスラン博士が老化防止の薬であるＧＨ3を発見したこと，ジャパンライフメディカルセンターが同年１２月からの実行を計画している「ＧＨ3ツアー」が３００万円であることなどを記載した記事が掲載されている。
②　新潮社の昭和５２年４月１４日発行の「週刊新潮」（甲Ａ８１）に，「『老化防止薬ＧＨ3』の効果－ルーマニアで二十七年前に生まれて－」との見出しの下に，アナ・アスラン博士が同月１日に来日したこと，同博士が老化防止薬「ジェロビタール（ＧＨ3）を発見したこと，「日本では専門学者が「外国の文献はあっても，独自のデータはまったくない」という状況にある。」ことなどを記載した記事が掲載されている。
③　光文社の昭和５２年４月２８日発行の「女性自身」（甲Ａ８８）に，「これが謎の若がえり新薬「ＧＨ3」です！」，「アナアスラン博士（ルーマニア，８０歳）が来日，発表。はたして本当にきくのだろうか？」との見出しの下に，アナ・アスラン博士が不老長寿の薬であるＧＨ3を発見したこと，「マニラ滞在３週間の〝若返りツアー〟などが企画され，・・・芸能人，財界人，政治家など，参加希望者が殺到。ただし費用は３００万円。」などを記載した記事が掲載されている。④　新潮社の昭和５２年７月７日発行の「週刊新潮」（甲Ａ８７）に，「マニラ『不老長寿の旅』－例のＧＨ3を求めた二十三人－」との見出しの下に，ＧＨ3を開発したアナ・アスラン博士が４月に来日したこと，「日本では学者が，「臨床例もないので，許可どころか，評価もできない」段階にある。」こと，マニラでのＧＨ3による老化防止の治療が総額３００万円であることなどを記載した記事が掲載されている。
⑤　朝日新聞社の昭和５２年９月３０日発行の「週刊朝日」（甲Ａ８３）に，「３００万円〝若返りの秘薬（ジェロビタールＨ3）〟ツアーモテモテの幻惑商法」との見出しの下に，アナ・アスラン博士が老化防止の薬であるＧＨ3を発見したこと，ジャパンライフメディカルセンターが「二十一日間老化防止と若返りの旅」を募集していることなどを記載した記事が掲載されている。⑥　東洋経済新報社の昭和５３年７月２２日及び昭和５４年１月１３日発行の「週刊東洋経済」（甲Ａ５７の１及び５６，乙４５の３９頁及び４７頁）に，「ルーマニアの長寿薬（１）『ジェロビタールＨ3，アスラビタール』について」，「ルーマニアの長寿薬（３）「長寿旅行」はいかが？」との表題のコラム，同年１２月８日及び同月１５日発行の「週刊東洋経済」（甲Ａ５７の２及び３，乙４５の４１頁及び４３頁）に，「ルーマニア訪問記（Ⅰ）」，「ルーマニア訪問記（Ⅱ）」との表題のコラム，昭和５５年１月１２日及び同月１９日発行の「週刊東洋経済」（甲Ａ５７の４及び５，乙４５の４５頁及び４９頁）に，「ジェロビタールと漢方（１）」，「ジェロビタールと漢方（２）」との表題のコラムが掲載されている⑦　昭和５４年２月１５日発行の「週刊アサヒ芸能」（甲Ａ９０，乙４５の５１頁）に，「五十数ヵ国では認可されているという〝妙薬〟？」，「ウソかマコトか９６万円で買えるという不老長寿薬の中身」との見出しの下に，アナ・アスラン博士がＧＨ3を発明したこと，被告が３月からの募集を計画しているツアーが９６万円であることなどを記載した記事が掲載されている。
⑧　講談社の昭和５４年７月５日発行の「週刊現代」（甲Ａ８４，乙４５の５９頁）に，「世界中で話題のルーマニア「長寿医療（ジェロビタール治療）」を受けた日本人のその後」，「七十代が五十代に若返り」，「不眠症，肩こり，肥満も克服」との見出しの下に，アナ・アスラン博士がＧＨ3を発明したこと，被告が催したルーマニアでの治療ツアーの参加者がＧＨ3治療によって効果を上げたことなどを記載した記事が掲載されている。
⑨　毎日新聞社の昭和５４年１０月７日発行の「サンデー毎日」（甲Ａ８５，乙４５の６３頁）に，「やや！不老長寿治療」，「「毛沢東」も治療を受けた？」，「〝命の洗濯〟が何よりの薬！」との見出しの下に，アナ・アスラン博士がＧＨ3を発明したこと，被告がルーマニア政府とタイアップし，観光を兼ねたツアーとして治療を売り出し，３月からは日本交通公社が加わって「長寿と若がえりの旅」を商品化したことなどを記載した記事が掲載されている。
⑩　光文社の昭和５６年３月１２日発行の「女性自身」（甲Ａ８９，乙４５の７１頁）に，「１０歳若返るという驚異の医学ツアー」との見出しの下に，ＧＨ3治療の創始者であるアナ・アスラン博士との対談を記載した記事が掲載されている。⑪　昭和５７年２月４日発行の「週刊アサヒ芸能」（乙４５の５３頁）に，「ＧＨ3治療ならびにルーマニア医療ツアーについて」との見出しの下に，アナ・アスラン博士がＧＨ3を発見したこと，日本からのＧＨ3治療のツアーは，過去４年間に１７回組まれて，２００人以上の人が参加していることなどを記載した記事が掲載されている。


⑫　読売新聞社の昭和５７年２月２１日発行の「週刊読売」（甲Ａ８６，乙４５の７３頁）に，「驚異の延命薬「ジェロビタール」を求めて欧米，日本から信奉者が訪れていた」，「記憶力低下，ストレス解消に」，「あの方も若者みたいな兆候が」との見出しの下に，アナ・アスラン博士がＧＨ3を発見したこと，国立クリニックホテル・フローラの宿泊者はすべて治療客で，ジェロビタールの卓効をきいて世界各地からやってきていることなどを記載した記事が掲載されている。⑬　新潮社の昭和６３年７月７日発行の「週刊新潮」（甲Ａ２１６）に，「〝美容と若返り〟をうたい文句にした女性の海外治療ツアーが人気を集めている。」，「美容・老化防止薬『ジェロビタール』の輸入代理店『レッツ・ジェロビタール』が年四回企画しているもの。」とのコラムが掲載されている。⑭　読売新聞社の平成元年６月１１日発行の「週刊読売」（甲Ａ２１７）に，「中国の「１０１」がなんだ！　ルーマニアの「ジェロビタールＨ3」を知っているか！？」との見出しの下に，頭髪剤を紹介するコラムが掲載されている。⑮　毎日新聞社の平成元年９月１０日発行の「サンデー毎日」（甲Ａ２２４）に，「ルーマニアに新しい伝説　現代医学が〝不老長寿〟」との見出しの記事とそれに続く同月２４日，１０月１日，１１月１９日，１２月１０日及び１７日発行の「サンデー毎日」（甲Ａ２１９ないし２２３）に，「不老長寿の旅３　不老長寿の秘密」，「不老長寿の旅４　ＶＩＰ極秘病棟」，「不老長寿の旅１１　再び治療に専念して」，「不老長寿の旅１４　体験者たちの実感」，「不老長寿の旅１５　予防医学のルーマニア」との表題の下に，アナ・アスラン博士がＧＨ3を発見したこと，日本人がルーマニアに不老長寿を求めて旅立つようになってから１１年目で，延べ約１８００人になったことなどを記載した連載記事が掲載されている。
ｃ　月刊誌その他の雑誌等
①　日本化学会の昭和５４年３月１日発行の「化学と工業」（甲Ａ５５）に，「老化予防薬としての塩酸プロカイン製剤－ジェロビタールＨ3について－」との題名のアナ・アスラン博士の論文が掲載されている。
②　「Mr.DANDYミスター・ダンディ」昭和５４年３月号（甲Ａ９１，乙４５の１５頁）に，「ルーマニアの秘薬　ＧＨ3とは何か」との見出しの下に，アナ・アスラン博士がＧＨ3を発明したこと，被告がルーマニアでの治療を１００万円で募集していることなどを記載した記事が掲載されている。
③　昭和５４年１１月１日，昭和５５年１月１日発行の「月刊せんば」（乙４５の２０頁，３０頁）に，「ルーマニアＧＨ3（ジェロビタール）治療を探る」との表題の下に，ジェロビタール治療の概要を紹介する記事が掲載されている。④　昭和５５年１月１日発行の「月刊海外旅行情報」（乙４５の３３頁）に，「にわかに話題を集めるルーマニアへの「長寿と若返りの旅」」との表題の下に，被告が企画するジェロビタールＨ3治療ツアーを紹介する記事が掲載されている。⑤　中央マーケティング研究所の昭和５５年１月１日発行の「健康産業情報」（乙４５の３５頁）に，「ＧＨ3治療のツアー　サンコーパックが代理業務を開始」との表題の下に，アナ・アスラン博士がＧＨ3を発明したこと，Ｙがジェロビタール治療の日本における普及と集客を目的として被告を設立し，その募集により，前年３月２５日に１２名，４月２７日に１３名が出発したことなどを記載した記事が掲載されている。
⑥　「わたしの健康」昭和５５年１０月号（乙４５の２頁，９頁）に，「★ルーマニア治療ツアー同行取材」，「現代の不老長寿薬ジェロビタールＨ3に奇跡を見た！！」との表題の下に，ジェロビタールＨ3治療のツアーの同行記が掲載され，また，「老化をストップする薬ジェロビタールＨ3の秘密」，「ルーマニアの〝若返り治療〟その驚くべき効果を探る」との表題の下に，ＧＨ3治療の創始者であるアナ・アスラン博士との対談，ジェロビタールＨ3治療の実例や参加者の体験談が掲載されている。
⑦　日本医事新報社の昭和５５年１２月２７日発行の「日本醫事新報」（甲Ａ５４）に，「「老年病」，「老化予防医学」研究を探る１４日間の旅」の広告の中に，「ルーマニアにおけるＧＨ3（ジエロビタール）治療，・・・をつぶさに見聞しようとする試みです。」との記載がある。
⑧　昭和５８年１月１日発行の「健康時代」（乙４５の２３頁）に，「不老長寿の薬がほんとうにあった！？」との表題の下に，アナ・アスラン博士がＧＨ3を発明したこと，高齢化時代の海外旅行として注目されているのが「ジェロビタールＨ3療法」を兼ねたルーマニアへの長寿，健康の旅で，一切の経費が９６万円であることなどを記載した記事が掲載されている。
⑨　小学館の平成元年５月１８日発行の「ＤＩＭＥダイム」（甲Ａ２１８）に，「ちょっと髪の毛が気になる恒くんの情報　臭くないから安心なんだ，アレよりもルーマニアの〝１０１〟ジェロビタール」との見出しの下に，養毛剤を紹介する記事が掲載されている。


(2)　アナ・アスラン博士は，昭和５２年及び翌５３年に来日し，また，被告によるジェロビタールＨ3治療を目的とするパックツアーは，昭和５４年３月から開始されたものであるが，上記(1)の事実によると，「GEROVITALH3」に係る記事は，昭和５１年１０月３０日発行の「週刊読売」にはじめて掲載され，昭和５２年から昭和５５年までの間に，上記のアナ・アスラン博士の来日やジェロビタールＨ3治療を目的とするパックツアーを取り上げて，断続的に掲載されたものの，その後はほとんど掲載されなくなり，平成２年以降はこれを掲載した新聞，雑誌等がない。そして，新聞，雑誌等に掲載されたものをみても，そのほとんどが長寿薬，不老長寿，費用が９６万円の治療ツアーなど専ら興味本位の内容で構成されていて，これらが強く読者の注意を惹いてしまい，老化予防，治療薬及びその効果のある化粧品としての「GEROVITALH3」それ自体やこれを開発したアナ・アスラン博士について格別の印象を与えるようなものではない。これらの事情にかんがみると，「GEROVITALH3」及びその略称である「GEROVITAL」，「ジェロビタール」が，本件商標の登録出願日（平成９年５月２日）及び登録査定日（甲Ａ７により，平成１０年８月１９日であると認められる。）の当時において，老化予防，治療薬及びその効果のある化粧品を表すものとして，我が国の取引者及び需要者の間に広く認識されていたとは認められず，また，現在においても，取引者及び需要者の間に広く認識されるに至っているとは認められないし，アナ・アスラン博士の氏名が，本件商標の登録出願日及び登録査定日の当時において，「GEROVITALH3」の開発者として，我が国の取引者及び需要者の間に広く認識されていたとは認められず，また，現在においても，取引者及び需要者の間に広く認識されるに至っているとは認められない。
(3)　上記(2)に判示したところによれば，「GEROVITALH3」及びその略称である「GEROVITAL」，「ジェロビタール」は，本件商標の登録出願日及び登録査定日の当時，我が国の取引者及び需要者の間に広く認識されていたと認めることはできないから，本件商標は，商標法４条１項１０号に該当しない。したがって，商標法４条１項１０号についての審決の判断に誤りはない。２　取消事由２（商標法４条１項１５号についての判断の誤り）について上記１(2)に判示したところによれば，アナ・アスラン博士の氏名並びに「GEROVITALH3」及びその略称である「GEROVITAL」，「ジェロビタール」は，本件商標の登録出願日及び登録査定日の当時，我が国の取引者及び需要者の間に広く認識されていたと認めることはできないのであって，そうであれば，本件商標をその指定商品に使用したとしても，アナ・アスラン博士の発明した商品又はアナ・アスラン博士に関係のある商品と混同を生ずるおそれがあるとは認め難いから，本件商標は，商標法４条１項１５号に該当しない。
したがって，商標法４条１項１５号についての審決の判断に誤りはない。３　取消事由３（商標法４条１項７号についての判断の誤り）について(1)　商標法４条１項７号は，「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は商標登録を受けることができない旨規定する。ところで，同号は商標自体の性質に着目した規定となっていること，商標法の目的に反すると考えられる商標の登録については同法４条１項各号に個別に不登録事由が定められていること，商標法においては，商標選択の自由を前提として昀先の出願人に登録を認める先願主義の原則が採用されていることを考慮するならば，商標自体に公序良俗違反のない商標が商標法４条１項７号に該当するのは，その登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くものがあり，登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に限られるものというべきである。これを本件についてみるのに，本件商標それ自体には公序良俗違反がないので，以下，本件商標の登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くものがあり，登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものであるかどうかについて，判断する。
(2)　後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
ア　「GEROVITALH3」とその商標
(ｱ)　ルーマニアの国家機関である食品産業省供給販売局（DirectiaGneralaDeAprovisionareSiDefacere）は，１９６６年（昭和４１年），ルーマニアにおいて，別紙商標目録２(1)記載の商標につき，商品を「GEROVITALH3を基礎としたヘアローションその他の化粧品」とする商標登録を受けた。上記登録商標は，その後，ＣＩＭＣＣＬに移転され，さらにイメコ　エス　エー　ブカレスト（IMECOS.A.BUCUREST）に移転された後，１９９２年（平成４年）２月２１日，ミラージュ社とファーマク社とに分割して移転された。この分割移転により，ミラージュ社が取得したのは，商品を「ノボカイン又はノボカインの加水分解物を含むクレンジングミルク，トニックローション，油肌用デイクリーム（DayCream），乾燥肌用デイクリーム，ナイトクリーム，マッサージクリーム，乾燥防止アイクリーム（EyeCream），美顔用パック，ハンドクリーム，毛管ローション，ボディミルク，硫黄及びタールシャンプー，抗蜂巣炎クリーム，ヘアーバルサム」とするものであり，ファーマク社が取得したのは，商品を「ノボカインを含む油性クリーム，ハーフ油性クリーム及びボディエマルジョン（乳液）」とするものである。また，上記商標については，１９７２年（昭和４７年）６月１３日にＣＩＭＣＣＬが商品を「頭髪用ローション及び化粧品」として世界知的財産所有機関に登録し，その後，イメコ社を経て，１９９２年（平成４年）８月１７日，分割譲渡によりミラージュ社が商品を「頭髪用ローション，美容クリーム及び体用乳液」とし，ファーマク社が商品を「塩酸プロカインベースの化粧品」とする登録をしている。なお，ＣＩＭＣＣＬは，昭和３５年５月２７日，日本において，「GerovitalH3」，「Prof.Dr.Ana   Aslan」からなる商標について，指定商品を「プロカイン酸その他の化学品の滋養強壮剤」等とする商標登録出願をして，昭和３７年９月１１日にその設定登録（商標登録第５９６５６４号）を受け，昭和４７年５月２２日に更新登録の出願をしたが，その後は更新登録の請求をせず，昭和５７年９月１１日にその存続期間が終了した。
（甲Ａ１５の１及び２，１８，１９，３１，３３，４９，乙１８，１９の１，２，２５，２７ないし３０）


(ｲ)　ミラージュ社は，「GerovitalH3Prof.   Dr.AnaAslan」商標に関し，カナダ（「GerovitalH3」と図形（商標の具体的な構成は明らかでない。）の商標につき，１９９４年（平成６年）１０月１９日に出願。），大韓民国（別紙商標目録２(2)記載の商標につき，オイリー肌用クレンジングミルクほかを指定商品として，１９９５年（平成７年）１１月２３日に登録。），アメリカ（別紙商標目録２(2)記載の商標につき，クレンジングミルク等を指定商品として，１９９７年（平成９年）１月１４日に登録。），レバノン（別紙商標目録２(3)記載の商標につき，石鹸等を指定商品として，１９９３年（平成５年）５月１３日に出願。），オーストラリア（別紙商標目録２(1)記載の商標につき，化粧品等を指定商品として，１９８２年（昭和５７年）６月１５日に登録。），スウェーデン（別紙商標目録２(3)記載の商標につき，国際分類３類化粧品を指定商品として，１９９６年（平成８年）８月１６日に登録。），南アフリカ（「GEROVITALH-3」につき，油肌用クレンジングミルク等を指定商品として，１９９４年（平成６年）８月３０日に出願。），エクアドル（「GerovitalH3Prof.   Dr.A.Aslan」につき，国際分類３類化粧品を指定商品として，１９９５年（平成７年）１月２０日に登録。），フィンランド（別紙商標目録２(3)記載の商標につき国際分類３類を指定商品として，１９９４年（平成６年）５月２０日に登録。）等の国々において，商標登録を受けている。
ファーマク社は，同様に，ヨルダン（別紙商標目録２(2)記載の商標につき，化粧品を指定商品として，２０００年（平成１２年）７月２３日に出願。），デンマーク（「GerovitalH3Prof.   Dr.AnaAslan」につき，フェイスクリーム等を指定商品として，１９９６年（平成８年）９月６日に登録。），レバノン（「GerovitalH3Prof.Dr.   A.Aslan」（「Gerovital」は２本の平行線の間に記載され，文字の上には署名として「Prof.Dr.A.   Aslan」と記載され，下段には「H3」と記載されている。）につき，国際分類３類化粧品を指定商品として，１９９９年（平成１１年）６月１日に出願。），アラブ首長国連邦（「GerovitalH3Prof.   Dr.A.Aslan」につき，２００１年（平成１３年）８月５日に登録。）等の国々において，商標登録を受けている。
そして，ミラージュ社及びファーマク社の両社は，コロンビア（「Gerovital」との商標），ギリシャ（「GerovitalH3Prof.   Dr.Aslan」との商標）において，商標登録を受けている。
（甲Ａ２１ないし２７，２９，３０，乙２０）
イ　被告について
(ｱ)　アナ・アスラン博士は，昭和５２年に講演のために来日し，翌５３年にも東京で開催された国際老年学会出席のために来日した。Ｙは，その際，報道カメラマンとして，アナ・アスラン博士に密着取材し，同博士と面識を持った。Ｙは，昭和５３年，ルーマニア観光省の招待を受けてルーマニアを訪れた。Ｙは，その際に視察したジェロビタールＨ3治療に興味を持ち，ジェロビタールＨ3治療を目的とするパックツアーを企画し，ルーマニア観光省等と交渉して，同年１２月５日，ルーマニアの０．Ｎ．Ｔカルパチ社（CARPATINATIONALTRAVEL   OFIICE）との間で，ジェロビタールＨ3治療を目的とするパックツアーに関する契約を締結した。Ｙは，昭和５４年２月１６日に被告を設立した。被告の商号は，「Gerovital」の頭文字「G」と「H3」を片仮名で表記したものに「ルーマニア」を加えた「ジーエイチスリールーマニア」とされ，これは，ルーマニア観光省の関係者が命名したものであった。被告は，同年３月からパックツアーを開始した。Ｙは，また，昭和５３年にルーマニアを訪れた際に，アナ・アスラン博士から日本におけるジェロビタール化粧品の販売を打診され，ＣＨＩＭＩＣＡ（当時の名称は「ICECHIMINPORTEXPORTS.R.」）と交渉した。被告は，昭和５５年５月２３日，ＣＨＩＭＩＣＡとの間で，ＣＨＩＭＩＣＡが被告に対し輸入承認及び登録のために必要なドライ・デイ・クリーム等の成分処方及び分析方法に関する書類を引き渡すこと，被告は，厳重に秘密を保ち，日本での製品の承認を取得するために必要な試験を実施する目的及び販売の目的のみに使用することなどを内容とする秘密保持契約を締結した。
（甲Ａ４１，乙１，３ないし５，３３，５０の１ないし３，５１）(ｲ)　被告は，昭和５４年３月２６日，被告先行登録商標について商標登録出願をし，昭和５７年６月２２日に出願公告がされた。ＣＩＭＣＣＬは，同年８月２１日，商標登録異議の申立てをして，ＣＩＭＣＣＬが商標登録第５９６５６４号の商標権者であることを援用した上，「本願の商標がその指定商品に使用されるときは，あたかも世界的に著名な異議申立人製造にかかる細胞活性剤「GEROVITALH3」を含有する商品であるかのごとく商品の品質について混同を生ずるとともに，又，あたかも異議申立人の製造販売にかかる商品であるかのごとく出所についても混同を生ずるおそれがある」と主張したので，これに対し，被告は，「本願商標の登録出願時においてもなお著名であることを立証したものとは認められない。」と反論するとともに，事情として，「数年前ルーマニアの国立貿易機関であるICECHIMIMPORTEXPORT,S.R.OFROMANIAと化粧品（Gerovital   Cosmetics）の輸入販売に関する代理店契約を結び，かつ，出願人が直接日本国内で，この化粧品についてGEROVITAL-H3の商標を用いて商標登録出願を受けるに必要なすべての参考資料の送付を受けることについて同意書を取替した事実があり（・・・），又出願人においても本件出願の事実を先方に通知し，相互了解の下に行動している」と主張して，「秘密保管のための合意書」及びジェロビタール化粧品の成分分析書（甲Ａ４６に添付のもの）を提出した。


特許庁は，昭和５８年１０月７日，「異議申立人が「GEROVITALH3」の文字よりなる商標を細胞活性剤に使用し本願出願前より取引者，需要者の間に広く認識されているものとは，異議申立人提出の証拠によっては認め難く，また，その事実も見い出すことができないから，出願人が本願商標をその指定商品について使用しても商品の出所について混同を生じさせるおそれはない。また，何等商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。」として，登録異議申立てを理由がないものと決定した上，商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定をしたので，被告は，昭和５９年３月２２日，被告先行登録商標について設定登録を受けた。被告は，本件商標について，平成９年５月２日に商標登録出願をし，平成１０年８月１９日に商標登録をすべき旨の査定を受けたので，同年１１月２７日にその設定登録を受けた。
（甲Ａ７，３４，４６）
(ｳ)　被告は，昭和６０年４月１５日に化粧品の輸入販売業の許可を受け，さらに，平成元年７月１０日に医薬部外品の輸入販売業の許可を受けて，ジェロビタール化粧品を輸入し，販売してきた。被告が輸入したジェロビタール化粧品は，当初，ミラージュ社のフェイスクリーム及びヘアーローションであり，昭和６１年１０月にミラージュ社のフェイスマスクを追加したが，平成４年４月にフェイスクリームをミラージュ社のものからファーマク社のものに変更し，さらに，平成９年ころにはヘアーローション及びフェイスマスクもミラージュ社のものからファーマク社のものに変更して，以後，ファーマク社のものに統一した。被告は，ＣＨＩＭＩＣＡを通じてジェロビタール化粧品を輸入していたが（なお，被告は，ＣＨＩＭＩＣＡから，日本における唯一の代理店と認められていた。），平成４年からはミラージュ社及びファーマク社から直接輸入するようになった。（甲４，５，甲Ａ９３の１ないし５，乙６の１ないし６，７，８，９の１ないし５，１０ないし１２，１７，３２，３３）
(ｴ)　被告は，本件商標の商標登録を受けたほかに，ａ　「ジエロビタールH3」の片仮名文字と「GEROVITALH3」の欧文字とを上下二段に横書きしてなる商標について，①昭和５４年５月２５日に指定商品を商標法施行令（平成３年政令第２９９号による改正前のもの）別表第２９類の「茶，コーヒー，ココア，清涼飲料，果実飲料，氷」とする商標登録出願をして，昭和５９年９月２６日にその設定登録（商標登録第１７１３０４１号）を受け（なお，ＣＩＭＣＣＬは，昭和５７年２月４日，商標登録異議の申立てをし，上記(ｲ)と同趣旨の主張をしたが，特許庁は，昭和５９年３月２２日，登録異議申立てが理由がないものと決定した。），②昭和５４年５月２５日に指定商品を同別表第３２類の「食肉，卵，食用水産物，野菜，果実，加工食料品（他の類に属するものを除く）」とする商標登録出願をして，昭和６２年４月３０日にその設定登録（商標登録第１９５０２１１号）を受け（なお，ＣＩＭＣＣＬは，昭和５７年１０月１日，商標登録異議の申立てをし，上記(ｲ)と同趣旨の主張をしたが，特許庁は，昭和６２年１月２０日，登録異議申立てが理由がないものと決定した。），③昭和５４年５月２５日に指定商品を同別表第２８類の「酒類」とする商標登録出願をして，昭和６３年１０月２６日にその設定登録（商標登録第２０８９００４号）を受け（なお，ＣＩＭＣＣＬは，昭和５７年１０月１日，商標登録異議の申立てをし，上記(ｲ)と同趣旨の主張をしたが，特許庁は，昭和６３年５月２６日，登録異議申立てが理由がないものと決定した。），④平成１４年２月４日に指定商品を商標法施行令別表第３９類の「鉄道等による輸送，車両による輸送・・・」とする商標登録出願をして，平成１５年１月２４日にその設定登録（商標登録第４６３９３７８号）を受
け，
ｂ　別紙商標目録１(2)のとおり，「ジェロビタール」の片仮名文字と「GEROVITAL」の欧文字とを上下二段に横書きしてなる商標について，昭和５６年１０月８日に指定商品を商標法施行令（平成３年政令第２９９号による改正前のもの）別表第４類の「せっけん類（薬剤に属するものを除く）歯みがき，化粧品（薬剤に属するものを除く）香料類」とする商標登録出願をして，昭和６２年４月３０日にその設定登録（商標登録第１９５０７２７号）を受け，ｃ　「ＧＨ3」の欧文字を横書きしてなる商標について，平成１２年１１月２１日に指定商品を同別表第２９類の「食肉・・・」とする商標登録出願をして，平成１４年１０月２５日にその設定登録（商標登録第４６１６３６６号）を受け，ｄ　別紙商標目録１(3)のとおり，「アナ　アスラン」の片仮名文字と「AnaAslan」の欧文字とを上下二段に横書きしてなる商標について，平成１４年４月１２日に指定商品を同別表第３類の「家庭用帯電防止剤・・・化粧品，香料類・・・」とする商標登録出願をして，平成１５年４月４日にその設定登録（商標登録第４６５８４６６号）を受けている。
（甲Ａ１ないし５，７ないし１０，１２８ないし１３０）
ウ　原告ほかについて
(ｱ)　原告は，平成１４年１０月３日，ジャパンジーオーティーメイク株式会社との間で，同月から３年間，原告がルーマニアの工場で製造した化粧品をジャパンジーオーティーメイク株式会社に供給し，同社が日本において独占的に販売すること，同社が上記化粧品について原告の「GerovitalH3Prof.   Dr.AnaAslan」商標を使用することができること，などを内容とする独占的代理店契約を締結し，さらに，平成１５年６月２５日，日本ジェロヴィタール・コスメティックス株式会社との間で，上記独占的代理店契約の当事者を原告と日本ジェロヴィタール・コスメティックス株式会社に変更すること，原告が「GerovitalH3Prof.   Dr.AnaAslan」商標について指定商品を化粧品とする商標登録を受けることができるよう，日本ジェロヴィタール・コスメティックス株式会社が支援することなどを内容とする上記独占的代理店契約の修正契約を締結した。


なお，被告は，平成１５年４月１６日，ジャパンジーオーティーメイク株式会社を相手方として，被告先行登録商標に係る商標権及び商標登録第１９５０２１１号の商標権に基づく「GerovitalH3」商標等の使用の差止めを求める仮処分命令を東京地方裁判所に申し立てた（同庁同年（ヨ）第２２０４０号事件として係属）。（甲２，甲Ａ１４の１及び２，９６の１，１１０の１ないし７）(ｲ)　Ｚ（ジャパンジーオーティーメイク株式会社及び日本ジェロヴィタール・コスメティックス株式会社の監査役）は，平成１４年１０月２８日，別紙商標目録２(2)記載の商標につき，指定商品を家庭用帯電防止剤等とする商標登録出願をした。
日本ジェロヴィタール・コスメティックス株式会社は，その後，上記出願により生じた権利をＺから承継して，平成１５年５月１４日にその旨を届け出たところ，同年７月２３日付けで，上記商標が被告先行登録商標並びに商標登録第１９５０７２７号及び商標登録第４６５８４６６号の商標等と同一又は類似であって，その商標に係る指定商品（指定役務）と同一又は類似の商品（役務）について使用されるものであるから，商標法４条１項１１号に該当するとの拒絶理由通知を受けた。
（乙３１）
(ｳ)　日本ジェロヴィタール・コスメティックス株式会社は，平成１５年２月ころから，美容室等を通じて，別紙商標目録２(2)記載の商標を付したデイクリーム，ローションなどの化粧品を販売していたところ，同年６月２６日に「ジェロビタールH3」ブランドの化粧品の記者発表会を行い，本格的にその販売を開始した。被告は，同年６月２４日，日本ジェロヴィタール・コスメティックス株式会社ほかに対し，化粧品に「ジェロビタールＨ３」の商標を使用する行為は被告先行登録商標に係る商標権及び商標登録第１９５０７２７号の商標権を侵害するとの趣旨の通告書を送付した。そこで，日本ジェロヴィタール・コスメティックス株式会社は，同年７月１１日，被告を相手方として，被告先行登録商標に係る商標権に基づく差止請求権が存在しないことの確認と損害の賠償を求める訴えを東京地方裁判所に提起した（同庁同年（ワ）第１５９７１号事件として係属）。被告は，その後，上記化粧品に関する記事を掲載した出版社や上記化粧品の卸業者，小売業者らに対し，被告先行登録商標に係る商標権及び商標登録第１９５０７２７号の商標権の侵害にならないよう通告する旨の通告書を送付している。なお，原告は，平成１５年７月２２日，本件商標登録のほか，被告先行登録商標の商標登録，商標登録第１９５０７２７号及び商標登録第４６５８４６６号の各商標登録について無効審判の請求をした。
（甲２，Ａ１１，１２，９６の１及び２，９７ないし１００，１０１の３，１０４ないし１０９，１１１ないし１２３，１２４ないし１２６の各１，１３３ないし１３８）
(3)　上記(2)の事実に基づき検討する。


ア　Ｙは，昭和５３年に，ルーマニア観光省の招待を受けて，ルーマニアを訪れた際に，アナ・アスラン博士から日本におけるジェロビタール化粧品の販売を打診されて，ルーマニアの国家機関であるＣＨＩＭＩＣＡと交渉し，Ｙの設立した被告が，その後まもなく，ＣＨＩＭＩＣＡから成分処方及び分析方法の開示を受けてジェロビタール化粧品の輸入販売業等の許可を申請するとともに，昭和５４年に被告先行登録商標について商標登録出願したものであり，被告の商号である「株式会社ジーエイチスリールーマニア」は，ルーマニア観光省の関係者が命名したものであること，ＣＨＩＭＩＣＡは，ジェロビタール化粧品の成分処方及び分析方法に関する書類を被告に引き渡すなどして，被告によるジェロビタール化粧品の輸入販売の実現に協力していたこと，被告は，ＣＩＭＣＣＬがした商標登録異議の申立ての審査において，ＣＨＩＭＩＣＡとジェロビタール化粧品の輸入販売に関する代理店契約を締結した旨主張し，秘密保持契約に係る書面等を提出しているから，ＣＨＩＭＩＣＡは，ＣＩＭＣＣＬを通じて，被告が被告先行登録商標について商標登録出願をしていることを知っていたと考えられるところ，ＣＨＩＭＩＣＡは，被告を日本における唯一の代理店と認めて，これに対しジェロビタール化粧品を輸出してきたこと，などの事情にかんがみると，被告による被告先行登録商標の商標登録出願は，ＣＨＩＭＩＣＡひいてはルーマニアの意向に沿うものであったと認められる。なお，甲Ａ４５によれば，ＣＨＩＭＩＣＡを承継したロームファルマキム　エス　エー（RomfarmachimSA，以下「ロームファルマ」という。）は，２００３年（平成１５年）１０月３０日，原告の照会に対し，Ｙが，ロームファルマ側から，日本において個人名義又はＹの会社名義で「GerovitalH3Prof.   Dr.AnaAslan」商標につき登録を受けることの合意や権限を受けていないこと，Ｙが，ロームファルマ側から，日本市場において「GerovitalH3Prof.   Dr.AnaAslan」商標の下で商品を排他的に販売する合意を受けていないこと，などを回答しているが，上記の照会と回答は，簡単な質問とこれに対する結論のみを示す回答などから構成される書面で，これを裏付ける従来の経緯についての説明や資料の添付のないものであり，被告は，ＣＨＩＭＩＣＡを通じてジェロビタール化粧品を輸入するに当たり，ＣＨＩＭＩＣＡから，日本における唯一の代理店と認められていたのであるから，ロームファルマの上記回答内容はこれと齟齬するものであるなど，上記認定の従来の経緯に照らすならば，甲Ａ４５に上記認定を覆すに足りる証拠価値を付与することは到底できないといわざるを得ない。また，「GEROVITALH3」の医薬品及び化粧品を管理しているルーマニアのＣＩＭＣＣＬが被告の被告先行登録商標の商標登録出願に対し商標登録異議の申立てをしているが，ＣＩＭＣＣＬは，自らが商標登録第５９６５６４号の商標権者であることを援用していながら，更新登録の出願をせず，昭和５７年８月２１日にした商標登録異議の申立ての直後である同年９月１１日にその存続期間を終了させてしまっていること，被告がＣＨＩＭＩＣＡからジェロビタール化粧品を輸入することにつき，ＣＩＭＣＣＬが直接又はＣＨＩＭＩＣＡを通じて異議を述べたり，これを阻止しようとしたりした形跡がないことに照らすと，ＣＩＭＣＣＬが組織体としていかなる意思決定をし，かつこれを維持していたかについては，少なからず疑問があり，ＣＩＭＣＣＬが商標登録異議の申立てをしたことのみをもって，被告による被告先行登録商標の商標登録出願がルーマニアの意向に沿うとの上記認定を覆すには足りないといわなければならない。
イ　そして，被告は，ルーマニアにおいて別紙商標目録２(1)記載の商標につき商標登録を受けているミラージュ社及びファーマク社のジェロビタール化粧品を輸入し，これを販売してきたのであるが，被告が，本件商標について商標登録を受けたことを奇貨として，ミラージュ社又はファーマク社に対し，代理店契約の締結を求めたり，輸入契約の内容を被告に有利に変更するよう求めたりした形跡はない。ウ　以上によれば，被告は，第三者が不正な目的で被告先行登録商標あるいはこれと類似する商標について商標登録を受けてしまうことにより，ルーマニアからのジェロビタール化粧品の輸入や日本における販売に支障を来すことがないよう，ルーマニア側の意向を受けて，被告先行登録商標につき商標登録出願をし，その登録を受けたものであり，本件商標についても，同様の目的で，商標登録出願をし，その登録を受けたものであると認めるのが相当である。そうすると，本件商標の出願の経緯が著しく社会的相当性を欠き，登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものであるとは認められない。そして，他に本件商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるに足りる証拠はない。
(4)　原告の主張について
ア　原告は，被告が，ＣＩＭＣＣＬが被告先行登録商標についてした商標登録異議の申立ての審査において，ＣＨＩＭＩＣＡに連絡せず，かつ，ＣＨＩＭＩＣＡの同意がないのにこれを得たと称して偽りの合意書を提出して，商標登録を受けたのであり，これにより，ルーマニアとの取引を不当に独り占めし，被告以外の第三者に対して販売されないようにしたのであって，現に，本件商標権等に基づき，ルーマニアからジェロビタール化粧品を輸入し，あるいはこれを使用する行為を限度を超えてまで執拗に阻止しているから，被告が不当な目的で本件商標を使用していることは明らかであると主張する。


しかし，被告は，ＣＨＩＭＩＣＡと交渉した結果，被告先行登録商標について商標登録出願をしているのであるから，ＣＨＩＭＩＣＡと同じルーマニアの国家機関であるＣＩＭＣＣＬが商標登録異議の申立てをしたときに，このことをＣＨＩＭＩＣＡに連絡しないということはいささか考え難い。確かに，「秘密保管のための合意書」（甲Ａ４６に添付のもの）は，ＣＨＩＭＩＣＡが被告の商標登録出願に同意したことを証するものではないが，上記(3)アのとおり，被告による本件商標の商標登録出願は，ＣＨＩＭＩＣＡひいてはルーマニアの意向に沿うものであったと認められるのであり，上記書面があることは，このことを推認させる事実でもあるから，被告が上記書面を提出したとしても，格別に非難されるべきものではない。また，上記(3)ウのとおり，被告は，第三者が不正な目的で被告先行登録商標あるいはこれと類似する商標について商標登録を受けてしまうことにより，ルーマニアからのジェロビタール化粧品の輸入や日本における販売に支障を来すことがないよう，ルーマニア側の意向を受けて，被告先行登録商標につき商標登録出願をし，その登録を受けたものであり，本件商標についても，同様の目的で，商標登録出願をし，その登録を受けたものである。そして，被告は，被告先行登録商標に係る商標権等に基づき，ジャパンジーオーティーメイク株式会社を相手方として，「GerovitalH3」商標等の使用の差止めを求める仮処分命令を東京地方裁判所に申し立て，さらに，ジェロビタール化粧品に関する記事を掲載した出版社や上記化粧品の卸業者，小売業者らに対し通告書を送付するなどしているが，被告は本件商標権に基づく権利行使をしていないし，上記判示に照らすならば，被告によるこれらの行為が社会通念上著しく妥当性を欠き，権利の行使として許される範囲を逸脱しているとは認められない。そうであれば，被告が不当な目的で本件商標の使用をしていると認めることはできない。
イ　また，原告は，「GEROVITALH3」は，老化予防，治療薬及びその効果のある化粧品の商標として世界的に著名なもので，「GEROVITALH3」及びその略称である「GEROVITAL」，「ジェロビタール」は，日本においても，本件商標の登録出願当時既に需要者に広く認識され，被告は，「GEROVITALH3」の著名性や周知性を熟知して，ルーマニアとの取引を妨害されないよう商標登録を受けたものであって，専ら自己の利益を追求しようとしたのであり，被告の行為は，国際秩序を害し，国際的商業道徳にもとるから，本件商標は公序良俗を害すると主張する。しかし，上記１(2)のとおり，「GEROVITALH3」及びその略称である「GEROVITAL」，「ジェロビタール」は，本件商標の登録出願日及び登録査定日の当時において，我が国の取引者及び需要者の間に広く認識されていたとは認められず，また，現在においても，取引者及び需要者の間に広く認識されるに至っているとは認められないところ，被告は，我が国の取引者及び需要者が「GEROVITALH3」及びその略称である「GEROVITAL」，「ジェロビタール」の表示に格別の関心を持っていない時期に，上記(3)ウのとおり，第三者が不正な目的で本件商標あるいはこれと類似する商標について商標登録を受けてしまうことにより，ルーマニアからのジェロビタール化粧品の輸入や日本における販売に支障を来すことがないよう，本件商標につき商標登録出願をし，その登録を受けたものであり，専ら自己の利益を追求しようとして，その登録出願をしたというものではない。そうであれば，被告の行為が，国際秩序を害し，国際的商業道徳にもとる，ということはできない。(5)　したがって，本件商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとはいえないから，商標法４条１項７号についての審決の判断に誤りはない。４　取消事由４（商標法４条１項１９号についての判断の誤り）について上記１ないし３に判示したところに照らすならば，被告が不正の目的をもって本件商標の使用をするものであるとは認めることができない。したがって，商標法４条１項１９号についての審決の判断に誤りはない。
第５　結論
以上のとおりであって，原告主張の審決取消事由は理由がないから，原告の請求は棄却されるべきである。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官
塚　　　原　　　朋　　　一
裁判官
塩　　　月　　　秀　　　平
裁判官
髙　　　野　　　輝　　　久
商　標　目　録　１
(1)
(2)
(3)
(4)
商　標　目　録　２
(1)
(2)
(3)


平成１４年（行ケ）第３４９号　特許取消決定取消請求事件
平成１６年７月１２日口頭弁論終結
判　　　　決
原　告　共立電器産業株式会社
訴訟代理人弁理士　児玉喜博，長谷部善太郎，岩出昌利
被　告　特許庁長官　小川洋
指定代理人　沼澤幸雄，野田直人，涌井幸一，高橋泰史，井出英一郎
主　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は，原告の負担とする。
事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
「特許庁が異議２０００－７３３８３事件について平成１４年５月２１日にした決定を取り消す。」との判決。
第２　事案の概要
本判決においては，書証等を引用する場合を含め，公用文の用字用語例に従って表記を変えた部分がある。
本件は，後記本件訂正発明の特許権者である原告が，特許異議の申立てを受けた特許庁により本件特許を取り消す旨の決定がされたため，同決定の取消しを求めた事案である。
１　特許庁における手続の経緯
(1)　本件特許
特許権者：共立電器産業株式会社（原告）
発明の名称：「オゾン発生器」
特許出願日：平成３年３月１３日（出願日の遡及適用による出願日）
設定登録日：平成１１年１２月２４日
特許番号：第３０１７１４６号
(2)　本件手続
特許異議事件番号：異議２０００－７３３８３号
訂正請求日：平成１３年１月２３日，同年８月３０日（甲１２，１３。以下，「本件訂正」といい，本件訂正後の請求項１に係る発明を「本件訂正発明」という。）
異議の決定日：平成１４年５月２１日
決定の結論：「訂正を認める。特許第３０１７１４６号の訂正後の請求項１に係る特許を取り消す。」
決定謄本送達日：平成１４年６月１７日（原告に対して）２　本件訂正発明の要旨（下線部が本件訂正により本件訂正前の請求項１に付加された。）
【請求項１】開口部を有する正の筒状電極とその開口部の外側に隣接した略中心軸上に先端が設けられた負の針状電極とから形成される，マイナスイオン，または，マイナスイオン及びオゾンを発生し，送風するオゾン発生器において，上記開口部の軸線に対し直交する方向に着脱自在に取り付けられることを特徴とする筒状電極のみのカートリッジ。
３　決定の要点
決定は，本件訂正を認めた上で，以下の理由から，本件訂正発明は，下記(1)①ないし⑤に記載された各発明に基づき，当業者が容易に発明をすることができたものであると認定し，結論として，本件特許は，特許法２９条２項に違反してなされたものであるから，取り消されるべきものであるとした。
(1)　引用刊行物等
①　実願昭６１－１９６８５７号（実開昭６３－１０３７２９号）のマイクロフ
ィルム（甲４）
②　実願昭４７－１３５３０号（実開昭４８－８９６８６号）のマイクロフィル
ム（甲５）
③　実願昭５８－１０８１３９号（実開昭６０－１７２６０号）のマイクロフィ
ルム（甲６）
④　特開昭６２－５７６６２号公報（甲７）
⑤　実願平１－１１６３３号（実開平２－１０２４２９号）のマイクロフィルム
（甲８）
（以下，決定の用例と同様に，上記①の刊行物を「引用例１」，引用例１の発明を「引用発明１」といい，その余の刊行物もこれにならって略称する。）
(2)　引用発明１の要旨
引用例１には，以下の発明が記載されているといえる。「開口部を有する正の筒状電極とその開口部の外側に一方向に片寄って配設され略中心軸上に先端が設けられた負の針状電極とから形成される，マイナスイオン，または，マイナスイオン及びオゾンを発生し，送風する脱臭器」
(3)　一致点
本件訂正発明と引用発明１は，以下の点で一致しているといえる。「開口部を有する正の筒状電極とその開口部の外側に配設され略中心軸上に先端が設けられた負の針状電極とから形成される，マイナスイオン，または，マイナスイ
オン及びオゾンを発生し，送風するオゾン発生器」
(4)　相違点
本件訂正発明と引用発明１は，以下の点で相違しているといえる。「(ｲ)　本件訂正発明では，針状電極が筒状電極の開口部の外側に隣接して設けられているのに対し，引用発明１では，筒状電極の開口部の外側に一方向に片寄って配設されている点。
(ﾛ)　本件訂正発明では，筒状電極の開口部の軸線に対し直交する方向に着脱自在に取り付けられる筒状電極のみのカートリッジを具備しているのに対し，引用発明１では，このようなカートリッジを具備していない点。」
(5)　相違点についての認定
（相違点(ｲ)について）
「まず，本件訂正発明の上記相違点(ｲ)の針状電極が筒状電極の開口部の外側に「隣接して」設けられている点の技術的な意味…は，マイナスイオン及びオゾンを含む風の発生とその風速の確保にあるといえる。
一方，引用発明１の上記相違点(ｲ)の「一方向に片寄って配設」の技術的な意味…も，マイナスイオン及びオゾンを含む風の発生とその風速の確保であることは明らかであるから，両者は，針状電極と筒状電極の開口部との配置によってマイナスイオン及びオゾンを含む風の発生とその風速を確保するという観点では実質的な差異はないといえる。
そうすると，上記相違点(ｲ)は，両者の針状電極と筒状電極の開口部との配置関係に実質的な相違があるか否かに尽きるといえるから，この観点で本件訂正発明の「隣接して」と引用発明１の「一方向に片寄って配設」との意味について，以下に検討する。
先ず…本件訂正発明の「隣接して」とは，その針状電極と筒状電極の開口部との配置の観点からみれば，「隣あってつづいて」設けられている状態，具体的には，本件特許明細書や図面の記載からみて，針状電極と筒状電極の開口部とが「一定の間隔（間隔が零の互いに接している状態を含む）をもって配置されている状態」を意味すると解するのが相当であるといえる。


一方…引用発明１の「一方向に片寄って配設」については，針状電極と筒状電極の開口部との配置関係から，(i)両者が一定の間隔をもって配置，(ii)両者が接して配置，という態様のほかに(iii)針状電極が筒状電極の開口部の内部に入り込んで配置という態様をも含むと解釈する余地があるといわざるを得ない…。…針状電極と筒状電極とでイオン風を発生させる「イオン風発生器」において，例えば引用例２の第４図にイオン風の風速と針状電極と筒状電極の開口部との距離Ｓとの関係が図示されているとおり，針状電極と筒状電極の開口部との上記(i)ないし(iii)の態様はいずれも周知の事項である。また，本件訂正発明と引用発明１…の針状電極の上記配置態様の相違は，針状電極と筒状電極との周知の配置態様の中から設計的にどの配置の態様を選択すればよいかというだけのことであるから，…引用例２の周知事項を参考にすれば当業者が容易に想到することができたというべきである。」
（相違点(ﾛ)について）
「本件訂正発明の上記相違点(ﾛ)は，汚れやすく消耗する等交換を必要とする筒状電極を収納する着脱自在な容器５（これを「カートリッジ」と称している）を具備するというものであるが，汚れやすく消耗する部品を交換自在に設けることは，一般の家電製品によく見られる慣用手段であるが，電極を用いる空気清浄器の分野でも例えば引用例３ないし引用例４にみられるとおり周知・慣用手段である。特に，引用例４の第１図には，電極を容器に収納してユニット化（イオン化ユニット１と集塵ユニット２と）し，これらユニットを空気の流れと直交する方向に着脱自在に設けた「空気清浄器」が図示され，そして，これらユニットは，電極を容器に収納したカートリッジに相当するものであり，その着脱方向も「開口部の軸線に対し直交する方向」であることが明らかである。
してみると，空気の清浄技術の分野においても，消耗電極を着脱自在なカートリッジに収納して設けることや，その着脱方向を開口部の軸線に対し直交する方向とすることも周知事項であるといえるから，上記相違点(ﾛ)は，これら周知事項を参考にすれば当業者が容易に設計することができたことというべきである。」
(6)　結論
「したがって，本件訂正発明は，引用例１に記載の発明と引用例２ないし引用例５に記載の周知・慣用手段を参考にすれば当業者が容易に発明をすることができたものといえるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものである。」
第３　原告の主張（決定取消事由）の要点
決定は，引用発明１の認定を誤り（取消事由１），この誤った認定に基づいて本件訂正発明と対比した結果，一致点と相違点(ｲ)の認定を誤り（取消事由２），さらに相違点の判断を誤り（取消事由３），本件訂正発明の顕著な作用効果を看過した（取消事由４）結果，誤って，本件訂正発明は進歩性を欠くと判断したものである。
１　取消事由１（引用発明１の認定の誤り）
決定は，引用発明１の負のコロナ発生電極（針状電極に相当。以下，引用例１を引用する場合以外は，「針状電極」との用語を用いる。）が，正の対向電極（筒状電極に相当。同様に，以下，「筒状電極」との用語を用いる。）の「開口部の外側」に一方向に片寄って配設されていると認定したが，誤りである。引用例１には，「コロナ発生電極１のコロナ発生部は，対向電極２に対し一方向に片寄って配置されている」（１頁実用新案登録請求の範囲の項）と記載されているにすぎず，コロナ発生部が対向電極の開口部の外側に配置されているとは明記されていない。引用例１の第１図によれば，コロナ発生部である針状電極の先端が筒状電極の開口部より内側に入っていることは明らかである。
２　取消事由２（一致点及び相違点(ｲ)の認定の誤り）
(1)　一致点の認定の誤り
上記のとおり，引用発明１では，負の針状電極は，正の筒状電極の開口部の外側に位置しているとはいえない。したがって，決定が，両発明は，負の針状電極が正の筒状電極の開口部の外側に配設されている点で一致すると認定したことは誤りである。
(2)　相違点(ｲ)の認定の誤り
上記のとおり，引用発明１では，負の針状電極は，正の筒状電極の開口部の外側に位置しているとはいえないのであるから，決定が，相違点(ｲ)において，引用発明１では針状電極が筒状電極の開口部の外側に一方向に片寄って配設されていると認定したことは誤りである。
３　取消事由３（相違点の判断の誤り）
(1)　相違点(ｲ)について
ア　決定は，針状電極と筒状電極の開口部との配置関係について，(i)両者が一定の間隔をもって配置，(ii)両者が接して配置，(iii)針状電極が筒状電極の開口部の内部に入り込んで配置，の３態様に整理し，引用発明１は，本件訂正発明と上記(i)及び(ii)の点で一致するが，上記(iii)の態様を含む点で相違すると説示している。しかしながら，本件訂正発明の明細書（甲１３，以下「本件訂正明細書」という。）の「導電性を有する筒状電極と，先端が該筒状電極の一方の開口部の外側に一定の間隔をもって配置される・・・針状電極」（段落【０００９】），「針状電極は，その先端が筒状電極の一方の開口部の外側でかつその略中心に位置づけられている。」（段落【００１０】）との各記載並びに本件訂正前の特許公報（甲３，以下「本件訂正前明細書」という。）の図１及び３に照らすと，本件訂正発明の「開口部を有する正の筒状電極とその開口部の外側に隣接した」とは，針状電極の先端が，開口部の外側に一定の間隔をもって配置されていること（上記(i)）を意味し，開口部に接して配置されていること（上記(ii)）は含まないと解すべきである。したがって，本件訂正発明における針状電極と筒状電極の開口部との配置関係は上記(i)のみとなる。
他方，引用発明１の針状電極の先端は，引用例１の第１図のとおり，筒状電極の開口部より内側に入っているのであるから，引用例１には上記(iii)の配置態様が示されているにすぎない。
したがって，決定が，本件訂正発明と引用発明１は，上記(i)及び(ii)の配置態様を含む点で一致すると認定したのは誤りである。


イ　決定は，引用例２の第４図にイオン風の風速と放電極（針状電極に相当。以下，「針状電極」との用語を用いる。）と接地電極（筒状電極に相当。以下，同様に「筒状電極」との用語を用いる。）の開口部との距離Ｓとの関係が図示されていることを根拠に，上記(i)ないし(iii)の配置態様はいずれも周知事項であるから，引用発明１において上記(i)ないし(iii)のいずれの配置態様を選択するかは設計事項にすぎないと判断する。
しかしながら，引用例２の電極極性は，プラス電圧が針状電極に印加されるプラスのコロナ放電技術であり，マイナスのコロナ放電技術である引用発明１とは，生成する物質，風速，放電特性，作用効果等の面で大きな差異がある。したがって，両者は全く異なる技術であり，引用例２の技術を引用例１に適用することはできない。すなわち，電極の極性の違いは両引用例を組み合わせる阻害要因となる。
(2)　相違点(ﾛ)について
決定は，相違点(ﾛ)について，空気の清浄技術の分野において，消耗電極を着脱自在なカートリッジに収納して設けることや，その着脱方向を開口部の軸線に対し直交方向とすることは周知事項であるといえるから，これら周知事項を参考にすれば当業者が容易に設計できたと判断する。
しかしながら，本件訂正発明は，筒状電極に付着する塵挨を除去してマイナスイオンとオゾンの発生機器の性能を長期間維持するために筒状電極をカートリッジ化した独自の構成の発明であり，針状電極との間隔が一定に保持されるよう，筒状電極の開口部の軸線に対して直交方向に着脱自在に取り付けられるようにしたものである。これに対し，引用例１には，電極間隔を外側に一定に保つ必要性も，筒状電極を着脱する思想も開示されておらず，カートリッジ化することや着脱する方向についても何の記載も示唆もない。
決定が挙げる引用例３及び４は，いずれも汚れた空気を内部に吸い込み，機体内部で吸い込んだ空気に含まれる塵埃に電荷を負荷し，その電荷を帯びた塵埃を反対電極に吸着して集塵し，塵埃が取り除かれてきれいになった空気を機外に送気する空気清浄器である。これに対し，引用発明１は，オゾン及びマイナスイオンを機外に放出し，空気中の臭気に作用して脱臭するものであるから，空気を清浄にするメカニズムが全く異なる。筒状電極を着脱することには何ら触れていない引用例１に，技術的な相違を看過して引用例３ないし４に記載された技術を適用する理由は存在しない。
このように，決定は，カートリッジ化する一般的な技術が存在すること及び単に公知の技術を列挙して，着脱方向も周知であるとして，引用例１記載の筒状電極をカートリッジ化すること及び着脱方向についても容易に発明できると断じているのみであって，技術の本質を見ることなく進歩性を否定したものであるから，誤りである。
４　取消事由４（本件訂正発明の顕著な作用効果の看過）本件訂正発明は，以下のとおり，引用された各文献からは予期できない優れた作用効果を有するにもかかわらず，決定がこうした効果を十分に評価していないのは誤りである。
①　マイナスイオンと低濃度オゾン製造し，ファンなしで送風する機器であること。
②　室内や車内に放出，拡散されたマイナスイオンやオゾンが脱臭，除菌し，環境改善をする機器であること。
③　ファンによる騒音や電気器や電子機器に障害が発生しないこと。④　正電荷を印加する筒状電極とその外側に配置した負電荷を印加する針状電極とからなるシンプルな機器構成であるから，小型で，他の機器に組み込んで使用することができること。
⑤　微細な塵埃を吸着した筒状電極をカートリッジとし，交換等メンテナンスによっても，電極間隔を一定に保つことができ，性能維持が向上し，安全性も高く，実用性に優れていること。
第４　被告の主張の要点
決定には，原告の主張する取消事由はいずれも存在しない。
１　取消事由１（引用発明１の認定の誤り）に対して
引用例１には，針状電極と筒状電極の配置関係について，「コロナ発生電極と対向電極を対向して設け」（１頁実用新案登録請求の範囲の項）と記載されている。この「対向」とは，「互いに向き合うこと」という意味であるから，引用例１の上記記載は，「針状電極と筒状電極を互いに向き合うように設け」と言い換えることができる。針状電極と筒状電極とが互いに向き合うためには，針状電極は，筒状電極の針状電極側の開口部の外側に配置されることになる。例えば，引用例２の第１図，公開特許公報（特開昭５１－９１６９４，乙１）の第１図及び第２図，公開特許公報（特開昭４８－４７７９１，乙２）には，針状電極が筒状電極の開口部の外側に配置されているイオン風発生器が図示されている。したがって，引用例１の針状電極の配置について，「筒状電極の開口部の外側に…配置」されていると認定した決定には何ら誤りはない。２　取消事由２（一致点及び相違点(ｲ)の認定の誤り）に対して
(1)　一致点認定の誤りに対して
決定が，引用例１の針状電極について，対向電極の「開口部の外側」に配設されていると認定した点に誤りはないのであるから，決定の一致点の認定に誤りはない。
(2)　相違点(ｲ)認定の誤りに対して
決定が，引用例１の針状電極について，筒状電極の「開口部の外側」に配設されていると認定した点に誤りはないのであるから，決定の相違点(ｲ)の認定に誤りはない。
３　取消事由３（相違点の判断の誤り）に対して
(1)　相違点(ｲ)に対して
ア　原告は，針状電極と筒状電極の開口部との上記配置態様(i)ないし(iii)について，本件訂正発明における配置は上記(i)（両者が一定の間隔をもって配置）であって，上記(ii)（両者が接して配置）を含む余地はなく，引用発明１の配置は上記(iii)（針状電極が筒状電極の開口部の内部に入り込んで配置）のみであると主張する。


しかしながら，本件訂正明細書（甲１３）には，「本発明の課題を解決するための第１の手段は，開口部を有する正の対向電極とその開口部の外側に隣接した略中心軸上に先端が設けられた負の針状電極とにより」（段落【０００８】），「これら以外の解決手段には，導電性を有する筒状電極と，先端が該筒状電極の一方の開口部の外側に一定の間隔をもって配置されると共に前記筒状電極の略中心に位置付けられる導電性を有する針状電極と」（段落【０００９】）と記載されている。これらの記載によれば，「開口部の外側に隣接した」という表現と「開口部の外側に一定の間隔をもって配置される」という表現は，異なる意味に用いられていることは明らかであり，本件訂正発明の「外側に隣接」が「開口部の外側に一定の間隔をもって，配置されていること」を意味すると解することはできない。また，原告は，平成１０年３月２日付け手続補正書（乙３）の特許請求の範囲の請求項１の「先端が対向する筒状電極の一方の開口部の外側に一定の間隔を有して前記開口部の略中心軸上に位置するように針状電極を設けた放電電極」との記載を，平成１１年１０月２８日付け手続補正書（乙４）によって「開口部を有する正の対向電極とその開口部の外側に隣接した略中心軸上に先端が設けられた負の針状電極とによりマイナスイオン，または，マイナスイオン及びオゾンを発生し送風する放電電極」と補正している。かかる審査過程における補正の経緯に照らしても，「外側に隣接した」という表現が「外側に一定の間隔を有して」という表現と同じ意味を表すものであるとはいえない。
したがって，本件訂正発明における針状電極と筒状電極の配置関係は，上記(i)及び(ii)の点で一致するとの決定の認定に誤りはない。他方，引用例１の針状電極と筒状電極の配置に関し，引用例１の第１図には，針状電極が筒状電極の開口部より内側に配置されているかのように図示されているが，針状電極が筒状電極の開口部より「内側に」配置されているとの記載や示唆は引用例１にはない。決定は，上記第１図の記載も考慮して，引用発明１の「一方向に片寄って配設」とは，上記(i)及び(ii)のほかに(iii)の配置態様も含むと認定して相違点の判断をしているのであるから，誤りはない。イ　原告は，決定が，引用例２の第４図を根拠に，上記(i)ないし(iii)の配置態様はいずれも周知の事項であると判断した点について，マイナスのコロナ放電技術である引用例１と，プラスのコロナ放電技術である引用例２とは，生成物等の面で大きな差異があるから，引用例２を引用例１に適用することはできないと主張する。
しかしながら，決定が引用例２を挙げたのは，電極の極性の入れ替えの着想が容易想到であることの根拠ではなく，イオン風の風速とこの風速を確保するために必要な針状電極と筒状電極との距離Ｓとの関係が周知であることを示すためである。針状電極の極性にかかわらず，針状電極と筒状電極との間ではコロナ放電が生じるのであり，またこの放電によってイオン風が発生することも同様であるから，両者は，そのイオン風の発生のための放電メカニズムの点で基本的に共通しているといえる。したがって，引用例１と２の電極の極性の違いは両引用例を組み合わせる阻害要因とはならない。
(2)　相違点(ﾛ)に対して
原告は，カートリッジ化の効果を筒状電極の清掃の必要性の観点から主張しているが，引用例１の筒状電極でも塵埃吸着作用が行われることは自明の事項であるから，この点を勘案しても，カートリッジ化の構成は，引用例３ないし５に示されている周知・慣用手段に基づいて当業者が容易に設計することができた程度のものである。
また，原告は，カートリッジ化によって電極間の距離を一定に維持することができるとも主張しているが，このような効果は，カートリッジであるがゆえの属性というべき程度のものであり，引用例３ないし５にみられる電極のカートリッジ化の具体例から当業者が容易に予想できるものである。
４　取消事由４（本件訂正発明の顕著な作用効果の看過）に対して原告の主張する「ファンなしで送風する機器」，「オゾンが脱臭」等の効果は，引用例１記載の「脱臭器」でも同様に作用する効果である。また，「カートリッジ化」も，一般の家電製品等多くの機器において常用されている慣用手段であり，その効果も一般に知られているから，原告が主張する効果は，いずれも当業者が容易に予想することができるものばかりであり，顕著な効果といえる程のものではない。したがって，原告の作用効果に関する主張も失当である。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１及び２（引用発明１の認定の誤り，その誤りに基づく一致点及び相違点(ｲ)の認定の誤り）について
原告は，決定が，引用発明１の針状電極と筒状電極の開口部の配置関係について，「開口部の外側に一方向に片寄って配設され…た負の針状電極」と認定したのは誤りであると主張する。
そこで，検討するに，引用例１には，「コロナ発生電極と対向電極を対向して設け，前記コロナ発生電極のコロナ発生部を，前記対向電極に対して一方向に片寄って配設し，両電極間に高電圧を印加し，コロナ放電を発生させると共に，前記両電極間に発生したイオン風をケース外に流出するように構成したことを特徴とする脱臭器。」（１頁実用新案登録請求の範囲(1)）との記載がある。このように，引用例１には，単に針状電極のコロナ発生部を筒状電極に対して「一方向に片寄って配設し」と記載され，「外側に一方向に片寄って配設し」とは記載されていないことや，引用例１の第１図には，針状電極のコロナ発生部分が，筒状電極の両端部（針状電極側）を結んだ直線よりやや内側に入り込んだ状態が図示されていることによれば，引用発明１の針状電極が筒状電極の開口部の「外側に一方向に片寄って」配設されているとの決定の認定は誤りであるといわざるを得ない。
この点，決定は，上記のとおり認定した理由について，「対向」とは，「互いに向き合うこと」という意味であり，針状電極と筒状電極とが互いに向き合うためには，針状電極は，筒状電極の針状電極側の開口部の外側に配置されることになると説示する。しかしながら，針状電極を筒状電極に「対向」して設けるのは２つの電極が放電するような配置関係をとるためであると考えられ，そうであれば，「対向」とは放電するに足る間隔をあけて向き合うことを意味するにすぎず，必然的に針状電極が筒状電極の開口部の外側に配置されることにはならないと理解するのが自然である。


したがって，決定が，「対向」という用語から，引用例１の針状電極が筒状電極の開口部の「外側に配置」されていると認定したのは誤りであり，同認定に基づく一致点及び相違点(ｲ)の認定も誤りである。
ただし，決定は，引用発明１における針状電極と筒状電極の開口部との配置関係は，(i)両者が一定の間隔をもって配置，(ii)両者が接して配置，(iii)針状電極が筒状電極の開口部の内部に入り込んで配置，のいずれの態様をも含むと解釈する余地があるとして，上記(ii)及び(iii)の場合も含めて相違点(ｲ)の検討をしているので，上記の引用発明１の認定の誤り並びに一致点及び相違点(ｲ)の認定の誤りは結論に影響を与えていないことは明らかである。
２　取消事由３（相違点の判断の誤り）について
(1)　相違点(ｲ)について
原告は，本件訂正発明の針状電極と筒状電極の開口部の配置関係は上記(i)及び(ii）であり，引用発明１の配置関係は上記(iii)に限定されることを前提とした上で，本件訂正発明のように上記(i)及び(ii)の配置態様とすることは引用発明１から容易に想到することはできないと主張する。
ア　本件訂正発明における針状電極と筒状電極の開口部の配置関係そこで，まず，本件訂正発明における針状電極と筒状電極の開口部の配置関係を検討する。
原告は，本件訂正発明における針状電極と筒状電極の開口部の配置関係に関し，「外側に隣接」とは，針状電極の先端が筒状電極の開口部の外側に一定の間隔をもって配置されていること（上記(iii)）を意味し，それらが互いに接している状態（上記(ii)）を含む余地はないと主張する。
しかしながら，「隣接」とは一般に「隣り合わせになっていること」（「大辞林（第二版）」）を意味するところ，このような「隣接」の通常の意味に照らせば，本件訂正発明の「外側に隣接」するとは，針状電極と筒状電極の開口部が外側に接して配置されること（上記(ii)）及び外側に一定の間隔をもって配置されること（上記(i)）を含むと解するのが相当である。
また，本件訂正明細書の「課題を解決するための手段」の項には，(ｱ)「本発明の課題を解決するための第１の手段は，開口部を有する正の対向電極とその開口部の外側に隣接した略中心軸上に先端が設けられた負の針状電極とによりマイナスイオン，または，マイナスイオン及びオゾンを発生し送風する放電電極であり，…」（段落【０００８】），(ｲ)「これら以外の解決手段には，導電性を有する筒状電極と，先端が該筒状電極の一方の開口部の外側に一定の間隔をもって配置されると共に前記筒状電極の略中心に位置付けられる導電性を有する針状電極と，前記筒状電極と針状電極間に直流の高電圧を印加する高電圧発生装置，とからなり，…」（段落【０００９】）との記載がなされており，そこでは「隣接した」との表現と「一定の間隔をもって配置される」との表現が対比的に使い分けられている。さらに，原告は，平成１０年３月２日付け手続補正書（乙３）をもって特許請求の範囲の請求項１を「先端が対向する筒状電極の一方の開口部の外側に一定の間隔を有して前記開口部の略中心軸上に位置するように針状電極を設けた放電電極」と補正したが，平成１１年１０月２８日付け手続補正書（乙４）によって同項を「開口部を有する正の対向電極とその開口部の外側に隣接した略中心軸上に先端が設けられた負の針状電極とによりマイナスイオン，または，マイナスイオン及びオゾンを発生し送風する放電電極」と補正していることが認められる。このように審査過程においても，原告は，「外側に隣接した」との表現を「外側に一定の間隔を有して」との表現とは異なる意味を持つものとして使用していることが認められる。したがって，「外側に隣接」とは，開口部の外側に接していることを含まず，一定の間隔をもって配置されていることを意味するとの原告主張は採用することはできず，決定の認定には誤りはない。
イ　引用発明１における針状電極と筒状電極の開口部の配置関係次に，引用発明１における針状電極と筒状電極の開口部の配置関係について検討する。
原告は，決定が，引用発明１の針状電極と筒状電極の開口部の配置関係について，上記(i)ないし(iii)を含むものであると認定したのは誤りで，引用例１には上記(iii)の配置態様が示されているにすぎないと主張する。しかしながら，引用例１には「コロナ発生電極と対向電極を対向して設け，前記コロナ発生電極のコロナ発生部を，前記対向電極に対して一方向に片寄って配設し」（１頁実用新案登録請求の範囲の項）と記載されているところ，上記のとおり，「対向」とは放電するに足る間隔をあけて向き合うことを意味すると解すべきであり，引用例１には針状電極のコロナ発生部を筒状電極の開口部の「内側に」配置する旨の記載ないし示唆はないのであるから，引用発明１の針状電極のコロナ発生部は筒状電極の開口部に接し，またはその外側に位置する場合を含むと解するのが自然である。


また，そもそも，針状電極のコロナ発生部を筒状電極に対して一方向に片寄って配設している技術的な意義は，引用例１に「コロナ発生電極１と対向電極２の間に高電圧電源３によって高電圧が印加されると，コロナ発生電極１の先端エッジよりコロナが発生し，イオン電流がコロナ発生電極１から対向電極２へ向かって流れる。コロナ発生部と対向電極２の位置が一方向に片寄っているため，イオンの流れが一方向に強くなり，イオン風が発生する。」（４頁１７行目～５頁３行目）と記載されているように，イオン風を発生させるためであると認められる。イオン風が発生するのは，針状電極のコロナ発生部が筒状電極の開口部の内側に位置する場合に限らないことは，本件訂正発明等に照らし明らかであるから，引用例１の「一方向に片寄って配設」とは，針状電極が筒状電極の開口部の内側に位置する場合に限らず，イオン風を発生させることのできる態様全体，すなわち，上記(i)ないし(iii)のいずれの態様をも含むと解するのが相当である。上記のとおり，引用例１の第１図には，針状電極のコロナ発生部分が，筒状電極の開口部の内側に入り込んだ状態が図示されていることは原告の指摘するとおりであるが，引用例１の第１図はあくまで引用発明１についての実施例の一態様であり，同図面をもって上記(i)及び(ii)の態様が含まれないと認めることもできない。したがって，引用発明１が上記(i)ないし(iii)のいずれの配置態様も含むとの決定の認定には誤りがない。
ウ　容易想到性について
上記ア及びイによれば，針状電極と筒状電極の開口部の配置に関し，本件訂正発明には(i)及び(ii)の態様が含まれ，引用発明１には(i)ないし(iii)の態様が含まれていると認めることができる。本件訂正発明と引用発明１のオゾン発生器は，いずれも針状電極と筒状電極との間に高電圧を印加することにより生ずるイオン風を利用して脱臭するという点でメカニズムを共通しており，しかも，両発明ともマイナスのコロナ放電技術であるから，先行技術たる引用例１に開示されている(i)ないし(iii)の配置態様のうち，(i)及び(ii)の配置態様を採用して本件訂正発明のような構成にするのは，容易に想到できるというべきである。また，公開特許公報（昭６０－１４７２６３，乙５）の第１図，特許公開公報（昭５２－９９７９９，乙６）の第１図には，放電電極の極性が負のイオン発生器場合において，放電電極が対向電極の放電電極側の両端を結んだ直線の外側に位置していることが示されており，これらの文献に照らしても，針状電極を筒状電極の開口部に接しまたはその外側に配置する技術は容易想到であると認めることができる。
以上によれば，マイナスのコロナ放電技術である引用例１とプラスのコロナ放電技術である引用例２の組合せに阻害要因があるかどうかを検討するまでもなく，決定の相違点(ｲ)についての判断には誤りがない。
(2)　相違点(ﾛ)について
原告は，本件訂正発明は，筒状電極に付着する塵挨を除去してマイナスイオンとオゾンの発生機器の性能を長期間維持するために筒状電極をカートリッジ化し，筒状電極の開口部の軸線に対して直交方向に着脱自在に取り付けられるようにしたものであり，引用例１，３，４から容易に想到できるとはいえないと主張する。しかしながら，一般的に，汚れやすく消耗する部品をカートリッジ化して，交換可能なように着脱自在に取り付けられるようにすることは家電製品の分野等で周知・慣用手段であるということができる。また，本件訂正発明においても，集塵機能を有する筒状電極が汚れやすく消耗しやすい部品に当たると考えられるところ，引用例４の第１図には，イオン化線９（針状電極に相当）が複数本設けられたイオン化ユニット１と対向電極板１０（筒状電極に相当）及び反発電極板１１を備えた集塵ユニット２からなるイオン風式空気清浄器において，各ユニットが空気の流れる方向（筒状電極の開口部の軸線の方向と一致）に対して直交方向に着脱自在に取り付けられていることが開示されていると認められる。したがって，イオン発生器の筒状電極をカートリッジ化し，筒状電極の開口部の軸線に対して直交方向に着脱自在に取り付けられるようにする構成は，当業者であれば容易に想到できる事項であると認められる。
また，原告は，針状電極との間隔が一定に保持されるようにカートリッジを取り付ける構成となっていることも指摘するが，カートリッジを装着したときに針状電極と筒状電極の間隔が一定に保持されるようにすることは当然であり，当業者であれば容易に想到できると解される。
したがって，決定の相違点(ﾛ)に対する判断にも誤りは認められない。(3)　取消事由４（本件訂正発明の顕著な作用効果の看過）について原告が主張する「ファンなしで送風する」「脱臭，除菌，環境改善」「ファンによる騒音や電気器や電子機器に障害が発生しない」「シンプルな機器構成」「交換等メンテナンスによっても，電極間隔を一定に保つ」などの効果は，いずれも本件訂正発明の構成をとることに伴って必然的に生じるものであり，予測困難な顕著な作用効果であると認めることもできないので，原告の取消事由４の主張は失当である。
３　結論
以上のとおり，原告主張の決定取消事由はいずれも理由がないので，原告の請求は棄却されるべきである。
東京高等裁判所知的財産第４部
裁判長裁判官　　　　　塚　　原　　朋　　一
裁判官　　　　　　田　　中　　昌　　利
裁判官　　　　　　佐　　藤　　達　　文


平成１３年(行ケ)第９２号審決取消請求事件
平成１３年９月１８日口頭弁論終結
判　　　　　決
原　　　　　　　　告　　日立建機株式会社
原　　　　　　　　告　　日進基礎工業株式会社
両名訴訟代理人弁理士　　永　　井　　冬　　紀
被　　　　　　　　告　　三菱重工業株式会社
訴訟代理人弁理士　　　　藤　　田　　考　　晴
同　　　　　　　　　　　志　　賀　　正　　武
同　　　　　　　　　　　高　　橋　　詔　　男
同　　　　　　　　　　　青　　山　　正　　和
主　　　　　文
特許庁が無効２０００－３５１８５号事件について平成１３年１月１６日にした審決を取り消す。
訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
１　原告らの請求
特許庁が無効２０００－３５１８５号事件について平成１３年１月１６日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２　原告らの主張
(1)特許庁における手続の経緯
原告らは、発明の名称を「回転式ケーシングドライバの回転反力取り方法」とする特許第２８０６９２２号の特許（昭和６３年１月１１日に実用新案登録出願したものの一部について平成９年２月１０日実用新案登録出願，平成９年１０月３１日出願変更，平成１０年７月２４日設定登録）の特許権者である。被告は，平成１２年４月１１日，上記特許中の請求項１の発明に係るものを無効とすることについて審判の請求をし、特許庁は，これを無効２０００－３５１８５号事件として審理した結果、平成１３年１月１６日，「特許第２８０６９２２号の請求項１に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし，平成１２年２月５日，その謄本を原告に送達した。
(2)本件決定の理由の要旨
審決の理由は、要するに、特許第２８０６９２２号発明のうちの請求項１に係る発明（以下「本件発明」という。）は，特許法２９条１項２号に該当するので、特許を受けることができない、とするものである。(3)原告らは、本訴係属中の平成１３年６月６日、本件特許の出願の願書に添付された明細書の訂正をすることについて審判を請求し、特許庁は、これを訂正２００１－３９０９１号事件として審理した結果、平成１３年７月２３日に上記訂正をすることを認める旨の審決（以下「本件訂正審決」という。）をし、これが確定した。
(4)本件訂正審決による訂正の内容
(ｱ)本件訂正審決による訂正前の特許請求の範囲請求項１は、次のとおりである。
「回転式ケーシングドライバにより発生する回転反力を受止める方法において、前記ケーシングドライバに設けた回転反力取り装置を構成するビームの反力受け部に、作業機のクローラを当接して、前記回転反力を前記作業機の自重で受け止めるようにしたことを特徴とする回転式ケーシングドライバの回転反力取り方法。」
(ｲ)本件訂正審決による訂正後の特許請求の範囲請求項１は、次のとおりである（下線部が訂正された箇所である。）。
「回転式ケーシングドライバにより発生する同転反力を，前記ケーシングドライバに設けた回転反力取り装置を構成するビームを介して受止める方法におい
て、
前記ビームは長尺構造物であり，
前記ビームの一端は前記ケーシングドライバに連結され，前記ビームの
他端側には反力受け部が設けられ，
その反力受け部において，作業機のクローラをピン等の連結を伴わないように当接して、前記回転反力を前記作業機の自重による前記作業機と地面との摩擦力を用いて受け止めるようにしたことを特徴とする回転式ケーシングドライバの回転反力取り方法。」
(5)上記のとおり、本件特許については、特許法２９条の規定に違反してなされた特許であることを理由に特許を無効とした審決の取消しを求める訴訟の係属中に、その目的に当該特許に係る特許請求の範囲の減縮を含む訂正の審決が確定したので、審決は、結果として、判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり、この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって、審決は、取消しを免れない。
(6)訴訟費用の負担についての被告の主張については、争う。
３　原告らの主張に対する被告の認否
(1)(1)ないし(4)は認める。
(2)訴訟費用の負担について
原告らは、従前、本件審決がその認定判断を誤っており違法であることを理由に審決の取消しを求めていた。ところが、その目的に特許請求の範囲の減縮を含む訂正の審判を請求し、この審決が確定したことを受けて、従前の取消事由を撤回して、訂正審決が確定したことに基づく取消事由を新たに主張するに至った。このことは、取りも直さず、審決時の特許請求の範囲のままで訴訟を進行すれば、原告ら敗訴となることを原告ら自身が認めざるを得なかったことを自白するものであり、審決に誤りがないことを認め、ひいては、原告らが、特許庁における無効審判の審理の手続において、原告らの権利の伸張もしくは防御のための適切な対応をしなかったことを認めたことにほかならない。原告らが、特許庁における無効審判の審理において、今般の訂正審判請求のような適切な訂正請求を行っていたならば、本訴が提起されることもなかったのであるから、本訴は、原告らの権利の伸張若しくは防御に必要でない行為によって生じたことが明らかである。したがって、訴訟費用は、民事訴訟法６２条の規定を適用し、原告らの負担とすべきである。
４　理由


主　　　文
一　本件訴えのうち、別紙図面三記載のＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ａの各点を順次結ぶ直線で囲まれた土地以外の土地について、建築基準法四二条二項に基づく被告の指定処分が存在しないことの確認を求める部分を却下する。二　原告のその余の請求を棄却する。
三　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第一　当事者の求めた裁判
１　原告
別紙物件目録二記載の土地について建築基準法四二条二項の規定に基づく被告の指定処分が存在しないことを確認する。
２　被告
（本案前）
主文第一項と同旨
（本案）
原告の請求を棄却する。
第二　事案の概要
本件は、別紙物件目録一記載の土地（以下「本件土地」という。）のうち、別紙図面一のＰ１賃借地と記載された部分（以下「原告賃借地」という。）の借地権を有する原告が、本件土地の一部である別紙物件目録二記載の土地（以下「本件通路」という。）は、被告が建築基準法（以下「法」という。）四二条二項の規定に基づく道路として一般的に指定することを定めた告示所定の要件に該当しないとして、本件通路につき、右指定処分が存在しないことの確認を求めたものである。一　前提となる事実（当事者間に争いのない事実である。）１　本件土地は、宗教法人豪徳寺（以下「豪徳寺」という。）が所有する土地であり、現況では、別紙図面一記載のとおり分割されて、原告らに賃貸されている。なお、本件土地のうち本件通路部分については、Ｐ２及びＰ３が賃借人となり、賃料を支払っている。
２　法四二条二項によれば、同条一項各号所定の「道路」に該当しない道であっても、法三章の規定が適用されるに至った昭和二五年一一月二三日（以下「基準時」という。）において、現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したもの（以下「二項道路」という。）は、同条一項の「道路」とみなされ、その中心線から水平距離二メートルの線が道路の境界線とみなされるとされている。
東京都知事は、昭和三〇年七月三〇日東京都告示第六九九号「建築基準法第四十二条二項の規定による道路の指定」により、包括的な二項道路の指定をしていたが、その後、法施行令一四九条二項二号の改正（昭和四九年六月政令第二〇三号）によって、昭和五〇年四月一日以降は、被告が世田谷区の区域内において法四二条二項所定の特定行政庁としての権限を有することになった。そこで、被告は、昭和五〇年四月一日東京都世田谷区告示第三四号「建築基準法第四十二条第二項の規定による道路の指定」（以下「本件告示」という。）をもって、世田谷区の区域内で、右告示の要件を満たす道の全部を一括して二項道路とする旨の指定（以下「本件指定」という。）をしたが、基準時において、現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、本件告示三号本文の定める「基準時において、現に存在する幅員四メートル未満一・八メートル以上の道で、一般の交通に使用されており、その中心線が明確であり、基準時に、その道のみに接する建築敷地があるもの」との条件（以下「指定条件」という。）を満たす道は、本件指定により二項道路とする旨の指定がされたことになる。３　基準時において本件土地は、豪徳寺が所有していたが、別紙図面二記載のとおり分割して原告、Ｐ４、Ｐ５及びＰ３に賃貸され（以下、それぞれの賃借地を「Ｐ４賃借地」などという。）、それぞれの賃借地には家屋が存在していた。なお、Ｐ５及びＰ３の借地上の建築物は一棟のいわゆる二軒長屋（以下「本件長屋」という。）であり、二個の所有権登記がされていた。
基準時において本件通路は、幅員がいずれの地点においても一・八メートル以上あり、東側で公道に接していた。
二　争点及びこれに対する当事者の主張
本件の争点は、原告の訴えのうち、別紙図面三記載のＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ａの各点を順次結ぶ直線で囲まれた土地以外の土地、すなわち、原告賃借地を除く部分及びすみ切り部分について本件指定が存在しないことの確認を求める部分が適法であるかどうか（争点１）及び本件通路が基準時において指定条件を満たすものであったかどうか（争点２）であり、右の各争点に対する当事者の主張は、以下のとおりである。
１　争点１（原告の訴えのうち、原告賃借地を除く部分及びすみ切り部分について本件指定が存在しないことの確認を求める部分が適法であるかどうか）について
（被告の主張）
（一）　原告は、本件通路について、本件指定が存在しないことの確認を求めて訴えを提起しているが、原告は本件土地のうち原告賃借地について、当該土地の所有者である豪徳寺から賃借しているのであって、その余の土地については権利を有していない。
他方、法上の道路の指定は可分であり、かつ、その各部分を特定しうるものであ
るから、その一部のみについてその不
存在の確認を求める訴えが許されないわけではないというべきである。したがって、原告としては、その賃借権が及ぶ範囲の土地に関する部分のみについて本件指定が存在しないことの確認を求めることができ、かつ、それをもって足りるというべきであって、それを超える部分についてまでその確認を求めることは、その利益がなく許されないものというべきである。
（二）　法四二条二項によれば、同項の規定に基づき特定行政庁の指定した道路は、その中心線から水平距離二メートルの範囲が道路とみなされるのであって、別紙図面三記載のイ・口・ｃ・イの各点を順次結ぶ直線で囲まれた土地及びＥ・Ｄ・ハ・Ｅの各点を順次結ぶ直線で囲まれた土地（すみ切り部分）は、いずれも元来道路とみなされることはなく、被告においても当該部分を道路であると判断してはいない。
右のとおり、右土地部分について本件指定が存在しないことは当事者間に争いがないから、原告が右土地部分について本件指定が存在しないことの確認を求める利益は存在しない。
（原告の主張）
原告賃借地を除く部分及びすみ切り部分について本件指定が存在しないことの確認を求める訴えが不適法であるとの被告の主張は争う。２　争点２（本件通路が基準時において指定条件を満たすものであったかどうか）
について
（被告の主張）
（一）　本件通路に接する建築敷地について


（１）　基準時当時、Ｐ５及びＰ３の家屋（本件長屋）の敷地から公道に通ずる道として本件通路があり、同家屋の敷地が接する道は本件通路のみであった。また、本件通路の北側にあるＰ４賃借地及び南側にある原告賃借地にもそれぞれ家屋が建築されていた。
したがって、本件通路は、法四二条二項に規定する「現に建築物が立ち並んでいる」との要件及び指定条件の「基準時にその道のみに接する建築敷地があるもの」との要件に該当する。
（２）　原告は、本件通路は、Ｐ５及びＰ３の一棟の建築物の敷地部分であり、法四二条二項に規定する「現に建築物が立ち並んでいる道」との要件を具備しないと主張する。
しかし、基準時当時、本件通路の周囲には、Ｐ４賃借地及び原告賃借地上にも建築物が立ち並んでいたことからすれば、本件通路は、右要件を具備するというべきである。
また、以下に述べるとおり、Ｐ５及びＰ３の家屋である本件長屋は、物理的構造的に一棟の建築物であるとしても、法上は二個の建築物と考えることもできるのであるから、基準時当時、本件通路の周囲には四個の建築物が存在したといいうる。
すなわち、法における建築物の個数の決定については、民法、不動産登記法、建物の区分所有等に関する法律等における建物の個数決定の基準をも参考にしながら、結局は社会通念により決するほかはないとされているところ、民法上の建物の個数決定の基準につき判例は、「建物モ亦物権ノ目的物トシテ取引ノ対象卜為ル以上其ノ個数ヲ定ムルニ当リ取引上ノ性質ヲ無視シ得サルハ勿論ノ次第ニシテ取引或ハ利用ノ目的物トシテ観察シタル建物ノ状態ノ如キモ亦其ノ個数ヲ定ムルニ付重要ナル資料タルモノト云フヘシ而シテ此等ノ状態ヲ判定スルカ為ニハ或ハ其周囲ノ建物トノ接着ノ程度連絡ノ設備四辺ノ状況等客観的事情ヲ参酌スルハ素ヨリ或ハ之ヲ建築シ所有スル者ノ意思ノ如キ主観的事情ヲモ考察スルヲ必要トスルモノニシテ単ニ建物ノ物理的構造ノミニ依リテ之ヲ判断スヘキモノニアラス」と判示しているが（大審院昭和七年六月九日判決民集一一巻一三号一三四一頁）、この判例は法における建築物の個数の決定についても重要な指針となりうるものである。本件長屋についてみるに、Ｐ５の居住部分とＰ３の居住部分は利用上はそれぞれ独立した建築物として使用されていたものであり、それぞれの別個の保存登記がなされ、取引も独立して行われていたのである。それに加えて、昭和三七年頃には本件長屋は実際に二つの建築物に分離されているものである。このような事情を右判例の趣旨に照らして考えれば、本件長屋は物理的構造的に一棟の建築物であるとしても、社会通念上二個の建築物と考えることもできるのである。したがって、本件通路は前記の要件を具備するというべきである。（二）　本件通路が一般の交通に使用されていたことについて基準時当時、本件通路は、Ｐ５及びＰ３の家屋の唯一の公道に通じる道としてそこに居住する者及びこれを訪問する者などにより、生活上必要となるすべての交通の用に使用されており、また、原告宅の北西側勝手口に通じる道として、配達される購入日用品の搬入や近隣などの訪問者が通行する道として使用されたほか、原告宅の北西側便所のくみ取り作業をするためにも必要な道として使用されていたものであり、かつ、その関係権利者も本件通路を私道であると認識し、これを道として使用してきたものである。
このように、本件通路は居
住者その他の者が自由に通行することのできるものとして解放され、一般の交通に使用されていたのであるから、指定条件の「一般の交通に使用」されているという要件を満たすものというべきである。
この点、原告は、本件通路はＰ５及びＰ３の本件長屋の敷地にすぎないと主張するが、豪徳寺は基準時前から一貫して本件通路を本件土地の各敷地のための道路であると理解して各敷地を賃貸していたこと及び右の使用関係からすると、本件通路は敷地内の通路とは明らかに異なるものである。
（三）　本件通路の中心線について
基準時当時、Ｐ４賃借地と本件通路との境界には板塀が設けられ、本件通路はその塀の南側に幅七尺の道として存在していたものであり、この点については豪徳寺及び本件土地の関係権利者の間に争いはなかった。
また、原告は原告宅の勝手口前の板囲いが本件通路に突き出ていることを指摘され、疑念をはさむことなく自ら板囲いの移設をしており、原告が昭和三九年に住居を改築した際にも、境界線の位置に沿ってブロック塀を設けている。右の事実からすると、本件通路の中心線は明確である。（四）　以上のとおり、本件通路は、基準時において、幅員が四メートル未満一・八メートル以上の道で、一般の交通に使用されており、その中心線が明確で、基準時に本件通路のみに接する建築敷地が存在するから、本件通路は本件告示の定める指定条件を満たす道として、本件指定により二項道路とされたものである。
（原告の主張）
（一）　本件通路に接する建築敷地について
（１）　本件通路は、Ｐ５及びＰ３が所有する本件長屋の一棟の建物の敷地の一部であり、それが通路状になって東側公道に接道していたものである。そして、本件通路は、Ｐ５及びＰ３が賃借し、両名において賃料を豪徳寺に支払っていたものである。
したがって、本件通路は専ら本件長屋を所有していたＰ５及びＰ３の賃借する敷地の一部であり、その居住者がこれを使用していたものにすぎず、法四二条二項に定める「現に建築物が立ち並んでいる」という要件をみたすものではない。なお、原告賃借地及びＰ４賃借地はいずれも東側において公道に接道しており、法四三条一項の接道義務も東側の公道によって満たされていた。そのうえ、原告及びＰ４並びにその家族らは本件通路を使用していなかったのであるから、原告宅及びＰ４宅が存在することをもって建築物が立ち並んでいると評価することはできない。


（２）　法四二条二項に規定されている「現に建築物が立ち並んでいる」との要件を具備しているといえるためには、当該道を中心に建築物が寄り集まって市街地の一画を形成し一般通行の用に供され、かつ防災、衛生等の面で公益上重要な機能を果たす状況にあることを要するものと解すべきである。しかるに、基準時において、Ｐ５及びＰ３の家族ら特定の関係者以外に本件通路を通行するものはなく、本件通路は、一般の交通に使用されてはおらず、単にＰ５及びＰ３が所有する本件長屋の一棟の建物の敷地の一部にすぎなかったのであるから、本件通路が右の要件を満たしていないことは明らかである。また、二項道路の指定は、その対象となる土地の所有者その他の利害関係人の意思にかかわりなく、特定行政庁がその職権により公権力をもって一方的に行うものであり、その結果、一方で個人の財産権の内容に一定の制約を加えるという効果を生ずるのであるから、特定行政庁がこれを行うには、そのようにするに足りる公益上の必要性が存在することを要すると解すべきであるが、本件において、右公益上の必要性が存在しないことは明らかである。
（３）　被告は、Ｐ５及びＰ３の所有していた建物が二軒長屋（本件長屋）であり、かつ、二個の所有権登記がされていたことから二個の建築物であると主張するが、右は一棟の建物であり、昭和三八年四月に「建物の区分所有に関する法律」が施行されるまではいわゆる区分所有建物についての登記方法が存在しなかったために二個の所有権登記がされたにすぎない。
したがって、本件長屋が存在していたことをもって、法四二条二項にいう別個独立の建物が立ち並んでいるものとみることはできない。（二）　本件通路が一般の交通に使用されていなかったことについて本件通路は、基準時において、Ｐ５及びＰ３の両家族のみが使用する敷地内の通路であって、行き止まりの通路であり、右の者以外には本件通路を使用する者はいなかった。
本件通路の北側にはＰ４賃借地が存在し、Ｐ４賃借地上には建物があったが、Ｐ４賃借地と本件通路の間には板塀があり、その板塀には出入り口はなかった。本件通路の南側には原告賃借地があり、原告賃借地と本件通路の間には塀などの仕切はなく、また、原告宅には北側に勝手口が存在したが、原告宅は、本件通路と原告賃
借地の境界から九〇センチメートル程度離れて
おり、原告及びその家族は原告賃借地のみを通って東側の公道に出ることが可能であった。このように、原告賃借地及びＰ４賃借地はいずれも東側において公道に接道しており、原告及びＰ４並びにその家族は、本件通路を通行する必要はなく、本件通路を通行したことはほとんどなかった。
したがって、基準時において、本件通路が一般の交通に利用されていたということはできない。
（三）　本件通路の中心線について
基準時において、本件通路と原告賃借地の間には確然とした境界はなく、本件通路の北側にあるＰ４賃借地との間の境界も明確ではなかったから、その中心線が明確であったとはいえない。
（四）　以上のとおり、本件通路は本件告示の定める指定条件を満たすものではなく、本件指定により二項道路とされたものということはできない。
第三　当裁判所の判断
一　争点１（本件訴えのうち、原告賃借地を除く部分及びすみ切り部分について本件指定が存在しないことの確認を求める部分が適法であるかどうか）について本件訴えは抗告訴訟である無効確認等の訴え（行政事件訴訟法三条四項）の範疇に入るものと解されるところ、無効確認等の訴えの原告適格は、当該処分の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者等、同法三六条に規定する者に限り認められるものである（同法三六条）。しかして、法四二条二項に基づき特定行政庁が一定の要件を満たす道路を包括的に同項の道路とする旨の一般的指定をした場合において、特定行政庁が右一般的指定の要件を満たし法四二条二項の道路に該当するとされた道の敷地につき所有権、賃借権等の権利を有する者は、その敷地について右一般的指定が存在しないこと（その敷地が右一般的指定の要件を満たさないこと）の確認を求める利益を有するが、無効等確認の訴えはその確認を求めることにより右一般的指定の効力により侵害された自らの権利ないし法律上の利益を回復するために認められるものであるから、右敷地について所有権等の権利を有する者が右一般的指定が存在しないことの確認を求めることができる範囲は自らの侵害された権利を回復するに必要な範囲に限られるものと解するのが相当である。本件についてみるに、前記第二の一記載のとおり、原告が本件指定が存在しないことの確認を求めている本件通路のうち、別紙図面三記載のＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・ハ・
Ｅ・Ａの各点を順次結ぶ直線で囲まれた土地は原
告が賃借する土地であるが、それ以外の別紙図面三記載のａ・ｂ・イ・ロ・ｃ・Ｃ・Ｂ・Ａ・ａの各点を順次結ぶ直線で囲まれた土地については原告は何ら権利を有していないことが認められる。
したがって、原告は、本件通路のうち自らが賃借権を有する別紙図面三記載のａ・ｂ・イ・ロ・ｃ・Ｃ・Ｂ・Ａ・ａの各点を順次結ぶ直線で囲まれた土地について本件指定が存在しないことの確認を求める原告適格を有するが、本件通路のうちそれ以外の土地については右の確認を求める利益を有しないというべきである。また、法四二条二項によれば、同項に基づき特定行政庁が指定した道は、その中心線から水平距離ニメートルの範囲が同条一項の道路とみなされるものであり、同条二項の指定に基づく道路についてすみ切りを要する旨定めた法及びこれに基づく政令、省令の規定は存在しないのであって、本件通路が本件告示の定める要件を満たし同項の道路に該当するとした場合に、別紙図面三記載の図面中イ・ロ・ｃ・イの各点を順次結ぶ直線及びＥ・Ｄ・ハ・Ｅの各点を順次結ぶ直線で囲まれた両土地が道路とみなされることはなく、被告も本訴において当該部分が法四二条二項の道路でないことを認めているものである。
したがって、原告は、右土地部分については、本件指定が存在しないことの確認を求める利益を有しないというべきである。
二　争点２（本件通路が基準時において指定条件を満たしていたかどうか）について１　前記第二の一記載の前提となる事実に証拠（甲一、二、五、六及び七の各１、一〇の１、一二の１、一五の１ないし３、一六、二二、二三、乙五、六、証人Ｐ６、同Ｐ７、同Ｐ８）及び弁論の全趣旨をあわせてみれば、以下の事実が認められる。


（一）　本件土地は、豪徳寺が所有する土地であり、かつては、Ｐ９ほか三名（以下「Ｐ９ら」という。）が本件土地を一括して豪徳寺から賃借して家屋を建築し、それを賃貸していたものである。その後、Ｐ９らは、右家屋を売却し、それに伴って本件土地上の借地権も分割されることになった。
基準時においても、本件土地は豪徳寺が所有しており、別紙図面二記載のとおり分割して、原告、Ｐ５、Ｐ３及びＰ４に賃貸され、それぞれの賃借地には家屋が存在していた。なお、Ｐ５賃借地及びＰ３賃借地上の家屋はいわゆる二軒長屋であり、一棟であった。
（二）　本件土地には、Ｐ４賃借地及びＰ５賃借地から東側の公道に通じる本件通路が存在した。本件通路は、七尺（約二・一メートル）の幅を有し、その南側がＰ３賃借地及びＰ５賃借地に接しており、本件通路の北側にはＰ４賃借地、南側には原告賃借地が存在した。本件通路の敷地部分は、Ｐ３及びＰ５が豪徳寺より賃借し、同人らが豪徳寺に賃料を支払っていた。本件通路には、東側の公道と接する部分に門扉や門柱その他本件通路の敷地が私有地であることを示す標識は何もなく、本件通路の西端にある後記のＰ３家及びＰ５家の門まで通行の支障になる何物もなく、誰でも自由に通行できるようになっていた。（三）　Ｐ４賃借地上の家屋は、東側の公道に面して玄関があり、Ｐ４賃借地と本件通路の境界には、板塀があった。この板塀には、出入り口はなく、Ｐ４賃借地から本件通路へ直接出入りすることはできなかった。Ｐ４賃借地とＰ５賃借地との境界には、竹を割ったものを並べたような塀があった。
（四）　Ｐ５賃借地及びＰ３賃借地上の家屋は、右のとおり一棟であったがいわゆる長屋の形式であり、平屋建ての一棟の建物を東西の壁で二つに区切り、南側部分にＰ３の家族、北側部分にＰ５の家族が住み、それぞれの玄関は、Ｐ３宅は東南側の角に、Ｐ５宅は東側の中央付近にあった。右家屋の敷地が接する道は本件通路のみであり、Ｐ３家及びＰ５家のそれぞれの居住者並びに両家への訪問者は、東側の公道へ又は同公道からの出入りについてもっぱら本件通路を利用していた。なお、Ｐ５賃借地とＰ３賃借地の間は塀で仕切られており、本件通路に面してそれぞれの門が設置されていた。
Ｐ５賃借地及びＰ３賃借地上の家屋は、二個の所有権登記がなされ、家屋番号も八二番及び八二番二と別個に付されていた。
Ｐ３は、昭和一六年以降、Ｐ９らから右家屋を賃借して居住していたが、昭和二三年頃、Ｐ９らから右家屋のうちＰ３が居住する部分の所有権及びそれに係る借地権を取得したものである。
Ｐ５は、昭和二五年五月三〇日ころ、Ｐ９らから右家屋の北側部分の所有権及びそれに係る借地権を取得したＰ１０から、右家屋部分の所有権及び右借地権を取得したものである。
（五）　原告は、昭和二四年三月ころ、原告賃借地上の家屋の所有権及びこれに係る借地権を取得して、右家屋に居住を始めた。
原告の家屋は、東側の公道に面して玄関があり、北側には本件通路に面して勝手口があった。原告賃借地と東側の公道の間には玄関の部分を除いて生垣があり、また、原告の家屋の北東の角から東側公道までにも生垣があった。原告賃借地とＰ３賃借地の境界線には、柵が設置されていた。原告の家屋の勝手口には、勝手口を囲うように高さ一六〇ないし一七〇センチメートル、東西の長さ一七〇ないし一八〇センチメートル、南北の幅一〇〇ないし一一〇センチメートルで、下部は空洞になったコの字型の板塀が設置されており、その板塀の東側部分は木戸になっており、本件通路へ出ることができた。右の勝手口は、酒屋などが原告宅に注文を取りに来るときや商品を配達するときなどに利用され、また、東側公道に面した玄関が閉まっているときに訪問客が勝手口から訪問する時などに利用されていたものであるが、その際、酒屋や訪問客等は本件通路を通って勝手口に出入りしていた。
また、原告の家屋の北西角には、し尿のくみ取り口があり、そのくみ取り業者も、本件通路を利用し作業をしていた。
昭和三三年ころになって、Ｐ３から、勝手口前の板塀が原告賃借地から本件通路上にはみ出しているという指摘を受けた原告は、元々勝手口の前にコンクリートが敷いてあった位置まで右板塀を後退させた。
原告賃借地には本件通路上ないし本件通路との境界に沿って右板塀があったが、本件通路と原告賃借地の境界を示す塀や生垣などは存在せず、両者の境界は一見しただけでは明らかでなかった。
（六）　基準時の後である昭和三六年ないし三七年ころ、Ｐ５から家屋の所有権を譲り受けたＰ１１は、その家屋をＰ３の家屋に接する部分から六〇センチメートル程度除却することによって、両家屋を切り離した。
（七）　原告は、昭和三九年ころその家屋を改築し、同時に、本件通路と原告賃借地の境界にブロック塀を作ったが、その際、本件通路を七尺（約二・一メートル）であるとしてブロック塀の位置を決めた。
昭和五八年一二月一二日に測量した結果では、本件道路の幅は二メートル一二センチないし二メートル一三センチであった。
２（一）　前記１に認定した事実によれば、基準時当時、Ｐ３及びＰ５の家屋は一棟の建物ではあったが、右建物は東西の壁で二つに仕切られて、それぞれに玄関やトイレが付設されており、南側部分をＰ３が、北側部分をＰ５がそれぞれ当該家屋に係る借地権付きで所有し、Ｐ３、Ｐ５がそれぞれ別個の借地権者であり、また、右建物のＰ３所有部分とＰ５所有部分とはそれぞれ別々に所有権の登記がされ、家屋番号が付されていた。


ところで、法は、建築物の敷地は道路に二メートル以上接しなければならないとし（法四三条一項本文）、かつ、法上の道路は幅員四メートル以上のものと規定した（法四二条一項）ため、法施行時において幅員四メートル未満の道のみに接する敷地に存する建築物は、法施行後において再建築等をすることが不可能となるが、市街化した地域においては、すべての既存の道を拡幅し、法四二条一項各号の道路とすることは実際上は著しく困難であった。しかるに、法施行時において幅員四メートル未満の道路で一般の交通の用に供され、防災、安全等公益上重要な機能を果たしてきたものは多数存在したのであり、法施行時において幅員が四メートル以上の道のみを法上の道路とし、それに満たないものは一律に法上の道路とは認めないこととすれば、かかる道路の関係権利者にとって著しく不都合な結果が生ずることは明らかであった。そこで、法の立法者は、かかる不都合を解消するため、法四二条二項において、同項の要件を満たし、特定行政庁が指定するものにつき、同条一項の道路とみなす旨の特例措置を設けたものであると解される。右規定の趣旨に照らすと、右のような建築物の関係権利者を救済することに二項道路の存在意義があるのであるから、法四二条二項の規定する「現に建築物が立ち並んでいる」との要件を満たす道に該当するかどうかの判断に当たっては、当該道の周辺の状況等を総合的に判断すべきことはもちろんであるが、当該道のみによって接道義務を充足する建築物が二戸以上存在する場合には、原則として右要件を満たすものと解するのが相当である。
これを本件についてみるに、基準時において、Ｐ３及びＰ５の家屋は本件通路によってのみ東側の公道に通じており、一棟ではあったが、東西の壁で分離され、玄関がそれぞれ別であるなど機能的、構造的に別個となっており、また、Ｐ３及びＰ５はそれぞれが別個の借地権を有する者であり、右建物の各所有部分についてそれぞれ別個の所有権登記を経ていたものであり、改築、再建築をする場合には、当然別棟の建物とすることも想定される状況にあった。加えて、本件通路には東側公道と接する部分に門扉等がなく、Ｐ３及びＰ５の家屋の居住者及びその関係者のほか、原告家屋の居住者及びその関係者も本件通路を利用していたことからすれば、
本件通路は、原告賃借
地上の家屋を含めて道路としての機能を担っていたものということができる。以上を総合的にみると、本件通路は基準時において、「現に建築物が立ち並んでいた」との要件を満たすものであったというべきである。（二）　また、前記１に認定した事実によれば、本件通路と東側の公道の境界には、門扉や門柱その地本件通路の敷地が私有地であることを示す標識は全くなく、むしろ本件通路とＰ５賃借地及びＰ３賃借地との境界に門が設置されていたのであり、本件通路は一般に開放され、何人も本件通路を通行することができたものといえる。そして、Ｐ３及びＰ５の家屋の居住者及び右の訪問者が本件通路を利用していたのみならず、本件通路に面した原告宅の勝手口から出入りする酒屋等の御用聞きや原告宅の訪問客も本件通路を利用していたし、原告宅のし尿のくみ取り業者もその作業のため本件通路を利用していたものである。
そうすると、本件通路は一般の交通に使用されていたものということができる。この点、原告は、原告の家屋は、本件通路と原告賃借地との境界線から九〇センチメートル程度離れており、原告及びその関係者は、原告賃借地内のその部分を通行していたのであって、本件通路を利用していなかった旨主張するが、前記１に認定したとおり、本件通路と原告賃借地との境界線を示すものはなく、一見しただけではその境界は明らかではなかったのであるから、原告賃借地内のみを通行していたとは考え難く、原告の右主張は採用することができない。（三）　さらに、前記１に認定した事実によれば、本件通路とＰ４賃借地との境界線には板塀があり、豪徳寺は本件通路を幅七尺（約二・一メートル）として賃貸していたのであり、また、原告賃借地と本件通路との境界については、基準時に原告の家屋の勝手口前の地面にはコンクリートが存在し、昭和三三年ころＰ３から勝手口の板塀が本件通路のはみ出している旨の指摘を受けた際に、右コンクリートの位置まで板塀を後退させ、その後は本件通路にはみ出している旨の指摘を受けていないこと、原告が昭和三九年ころ原告賃借地と本件通路との境界線上にブロック塀を築造した際に、本件通路の幅員が七尺（約二・一メートル）であることを前提としていたことからすると、右の勝手口前のコンクリートの位置が原告賃借地と本件通路との境界線であり、原告らもそのことを認識していたことがうかがわれる。
以上
からすると、基準時において、本件通路の境界線は明確であり、その中心線もまた明確であったものというべきである。
３　したがって、本件通路は、基準時において、幅員が四メートル未満一・八メートル以上の道で、一般の交通に使用されており、その中心線が明確で、基準時に本件通路のみに接する建築敷地が存在するから、本件通路は本件告示の定める指定条件に満たす道として、本件指定により二項道路とされたものであると認められる。
第四　結論
以上の次第で、本件訴えのうち、別紙図面三記載のＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ａの各点を順次結ぶ直線で囲まれた土地以外の土地について、本件指定が不存在であることの確認を求める部分は不適法であるからこれを却下することとし、原告のその余の請求は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法六一条を適用して主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第三部
裁判長裁判官　青柳馨
裁判官　谷口豊
裁判官　加藤聡


平成１４年（行ケ）第３１号　審決取消請求事件
平成１４年８月２２日口頭弁論終結
判　　　　　　　　　　決
原　　　　　　　　告　　　　　株式会社竹中工務店
原　　　　　　　　告　　　　　株式会社相互ポンプ製作所原告ら訴訟代理人弁理士　　　　青　　　山　　　　　　　葆同　　　　　　　　　　　　　　河　　　宮　　　　　　　治同　　　　　　　　　　　　　　大　　　森　　　忠　　　孝同　　　　　　　　　　　　　　田　　　代　　　攻　　　治同　　　　　　　　　　　　　　大　　　畠　　　　　　　康被　　　　　　　　告　　　　　株式会社エフエムバルブ製作所訴訟代理人弁護士　　　　　　　勝　　　田　　　裕　　　子訴訟代理人弁理士　　　　　　　鈴　　　江　　　武　　　彦同　　　　　　　　　　　　　　峰　　　　　　　隆　　　司
主　　　　　　　　　　文
原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告ら
特許庁が無効２０００－３５６７６号事件について平成１３年１２月４日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告らは，発明の名称を「給水システム」とする特許第２８３２１８３号（平成３年８月２７日出願。平成１０年９月２５日登録。以下「本件特許」という。）の特許権者である。
被告は，平成１２年１２月１３日，本件特許を請求項１及び同２に関して無効とすることについて審判を請求した。特許庁は，この請求を無効２０００－３５６７６号事件として審理した。原告らは，この審理の過程で，願書に添付した明細書（以下「本件明細書」という。）につき，請求項１を削除し，請求項２を新たな請求項１とした上，これを訂正することを含む訂正を請求した。特許庁は，上記事件の審理の結果，平成１３年１２月４日に，「訂正を認める。特許第２８３２１８３号の請求項１に記載された発明についての特許を無効とする。」との審決をし，同月１４日にその謄本を原告らに送達した。
２　審決の理由の要点
別紙審決書の写し記載のとおりである。要するに，上記訂正後の請求項１の発明（以下「本件発明」という。）は，審判甲第３号証（本訴甲第１号証。特開昭５９－６０５１６号公報。以下「引用例１」という。），審判甲第１号証（本訴甲第２号証。特開昭５３－３８８８３号公報。以下「引用例２」という。），審判甲第２号証（本訴甲第３号証。特開昭５８－２６１３１号公報。以下「引用例３」という。），審判甲第７号証（本訴甲第４号証。「上下水道機材事典」　株式会社産業調査会昭和５３年７月２０日発行。以下「引用例４」という。）に記載された各発明（以下，それぞれを，順に，「引用発明１」，「引用発明２」，「引用発明３」，「引用発明４」という。）に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項に該当し，特許を受けることができない，というものである。
３　訂正後の本件特許の特許請求の範囲請求項１
「流入弁を有する給水元管から供給される市水を貯留してポンプにより給水栓等の末端部に供給する受水槽を備えた給水システムにおいて，受水層内の水位を無段階に連続検知する水位検出器と，該水位検出器から水位信号を受け，この水位信号に対応して上記流入弁を開閉し受水槽内の水位を所定の制御水位範囲に維持する制御装置とを備え，制御装置は，給水栓側の需要量に応じて水位設定するようにしており，該水位検出器は，受水槽内の底部に設けられ水圧により水位を無段階に検知する水位検出器であることを特徴とする給水システム。」
第３　原告ら主張の審決取消事由の要点


審決の理由のうち，「１．手続の経緯」，「２．訂正の可否についての判断」（審決書２頁５行～４頁１０行）は認める。「３．本件特許発明に対する判断」（同４頁１１行～９頁１７行）中，「３－１．本件特許発明」（同４頁１２行～２２行）は認める。「３－２．引用例」のうち，審決書４頁２４行ないし５頁７行の「請求人の提出した・・・介在させるというものであるが，」は認める。同５頁７行ないし１５行の「引用例１の・・・性格のものではない。」は争う。同５頁１６行ないし２５行の「他方・・・実施例とするものといえるところ，」は認める。同５頁２５行ないし３５行の「本件特許発明は・・・開示されていると認めることができる。」は争う。同５頁３６行ないし７頁２行の「同じく・・・認められる。」は認める。「３－３．対比・判断」のうち，７頁４行ないし１２行の「本件特許発明と・・・点で一致し，」は争う。７頁１３行ないし１６行の「（１）本件特許発明の・・・ところがない点，」は認める。７頁１７行ないし２０行の「（２）本件特許発明の・・・相違する。」は争う。７頁２１行ないし９頁１７行の「そこで，前記各相違点について検討する。・・・予測できる範囲のものである。」は争う。「４．むすび」（９頁１９行～２５行）は争う。審決は，引用発明１の認定を誤った結果，本件発明と引用発明１との一致点の認定，相違点の認定（審決認定の相違点（２））及び相違点（２）についての判断を誤り（取消事由１），本件発明と引用発明１との相違点を看過し（取消事由２），相違点（１）についての判断を誤り（取消事由３），これらの誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，違法なものとして取り消されるべきである。
１　取消事由１（引用発明１の認定の誤り）
(1)　審決は，引用例１には，「ポンプ井で行われている制御内容，すなわち時刻別にポンプ井の水位目標値を設定し，各時刻毎に設定水位目標値を得て，ポンプ井の水位をこの水位目標値に維持するようにポンプ井への流入弁による給水量を決定するという制御」（審決書５頁９行～１２行）を行い，「水位信号に対応して上記流入弁を開閉しポンプ井内の水位を所定水位とする制御装置とを備え，制御装置は，時間帯により異なるポンプ井水位目標値となるようにして」（同５頁３０行～３２行）いる発明が開示されている，と認定した。
しかしながら，引用例１に開示されているのは，夜間の浄水場１からの送水を低減させることを目的として，ポンプ井の夜間の水位目標値を低く設定した上で，夜間には実際の水位が設定目標値まで下がらないように，昼間の水位目標値を高く設定することによって，夜間の浄水場１の運転を不要にするための運転方法である。引用発明１は，夜間には水位の制御を不要とするものであって，夜間のポンプ井の水位が設定目標値に維持されるように制御されることはないから，審決の上記引用例１の認定は，誤りである。
このことは，引用例１の次の記載，特に下線を施した記載部分から明らかである。
ア　「〔発明の技術的背景〕従来，送配水系における複数ポンプ場の最初の池の水位制御は，水位目標値が昼夜を通じて変更することなく，一定で行われていた。この場合，昼夜を問わない送配水系の負荷をまかなうため，中継貯水施設容量を利用した浄水場の夜間運転の負荷の軽減は不可能であった。」（甲第１号証１頁右欄１行～７行）
イ　「〔発明の目的〕本発明は，上記事情に鑑みて成されたもので，浄水場から送水される最初の池の水位目標値を時刻により変更することで，池の容量を有効活用し，夜間の浄水場からの送水を低減させるようにした送配水施設の運転方法を提供することを目的とする。」（同１頁右欄８行～１４行）ウ　「〔発明の概要〕即ち，本発明は上記目的を達成するため，浄水場からの水をポンプ場の池に送水し，このポンプ場の池より最終段の池にポンプで送ってこの最終段の池より需要家に配送する送配水施設において，時刻別に前記ポンプ場の池の水位目標値を昼間では大きく，夜間では小さく定め，各時刻毎に該水位目標値を得てこの水位目標値にポンプ場の池の水位を保つよう浄水場からの送水を制御するようにし，夜間は水位目標を下げて夜間の需要量に対応するポンプ場の池の水位を昼間の間に保ち，夜間は浄水場からの送水によるポンプ場の池の水位の制御を行わずに済むようにして夜間の浄水場の運転を不要にする。」（同１頁右欄１５行～２頁左上欄８行）
エ　「１２は時刻信号を発生する２４時間タイマ，１３はこの２４時間タイマ１２から出力された時刻信号を受け，予め設定された時刻別のポンプ井水位目標値を出力する設定データ入力装置，１４はこの設定データ入力装置１３の出力する水位目標値を受け，また流入弁開度検出器９の検出信号とポンプ井水位検出器１０の出力信号を受けてこの出力信号より水位目標値に対するポンプ井４の流入水量の過不足を知り，これを補うに必要な流入弁３の開度を求めてその開度に調整する制御出力を流入弁３に与えるポンプ井水位制御ブロック・・・」（同２頁右上欄７行～１８行）
オ　「本発明は，時間帯によりポンプ井水位目標値を変更することにある。その作用として，昼間はポンプ井水位上限近くにポンプ井水位目標値におくことで，浄水場からの送水をポンプ井の容量分を貯水し，夜間はポンプ井水位目標値を下げ，昼間ポンプ井に貯水しておいた水で必要量をまかなうことができ，夜間の浄水場からの送水を低減することができる。したがって昼間の運転である一定量の水を貯水しておけば，夜間における送水が必要になっても浄水場は運転しなくても水需要をまかなえる。すなわち，浄水場の運転が昼間に集中した単一な運転が可能となる。」（同３頁左上欄１２行～右上欄４行）
カ　「〔発明の効果〕・・・時刻別に前記ポンプ場の池の水位目標値を昼間では大きく，夜間では小さく設定し，各時刻毎に該水位目標値を得てこの水位目標値にポンプ場の池の水位を保つよう浄水場からの送水を制御するようにし，これにより昼間の水位をポンプ場の池の上限近くに保ち，夜間は水位目標を下げて夜間の需要量に対応するポンプ場の池の水位を昼間の間に保ち，夜間は浄水場からの送水
によるポンプ場のので夜間の浄水場の運


転を不要にすることができ，浄水場の運転を間歇運転する場合において，その運転を昼間に集中し，夜間はなるべく運転しない運用が可能となる送配水施設の運転方法が提供できる。」（同３頁左下欄８行～同右下欄６行）(2)　上記ウ，カのうち，「この水位目標値にポンプ場の池の水位を保つよう浄水場からの送水を制御する」との記載は，他の記載部分とつじつまの合わない不合理な内容であり，引用発明１を示すものとはいえない。水位目標値を夜間では小さく定めてその小さい水位目標値に池の水位を保つように制御すると，ウのその後の記載である「夜間は水位目標を下げて夜間の需要量に対応するポンプ場の池の水位を昼間の間に保ち，夜間は浄水場からの送水によるポンプ場の池の水位の制御を行わずに済むようにして夜間の浄水場の運転を不要にする。」ことができなくなるからである。
(3)　原告らの主張に対しては，引用発明１において，夜間に多量の水を使い，水位が夜間用の低い目標値より下がった場合には，流入弁３が開いて水位を夜間用目標値まで上げる制御が行われるではないか，との反論が想定される。しかし，引用発明１は，そのようなことが，できるだけ起こらないように，「夜間の浄水場からの送水を低減させる」（〔発明の目的〕，甲第１号証１頁右欄１２行）ことを目的として，「夜間の浄水場の運転を不要にする」（〔発明の概要〕，同２頁左上欄８行）ものであり，「浄水場の・・・夜間はなるべく運転しない運用が可能となる」（〔発明の効果〕，同３頁右下欄３行～５行）という効果が期待できる運転方法である（下線部分は原告らが付したものである。）。引用例１では，上記下線部分の「低減」，「なるべく」のように，特殊かつ，まれな，不時の場合についての配慮もなされているものの，その狙い，目的を「夜間の運転」に定め，「夜間は浄水場からの送水によるポンプ場の池の水位の制御を行わずに済むようにした」（同３頁左下欄末行～同右下欄２行）運転方法，すなわち，夜間には，ほぼ１００％，制御が行われない運転方法が開示されていると理解するべきである。
被告の主張するように，「低減」，「なるべく」との文言から「ゼロではない」と無理に想定したとしても，引用発明１を，本件発明のような，たまにではなく，常時作動する「水位信号に対応して上記流入弁を開閉し受水槽内の水位を所定の制御水位範囲に維持する制御装置」を備えた給水システムということはできない(4)　審決は，上記のとおり，引用発明１の認定を誤った結果，次のとおり，一致点の認定，相違点（２）の認定，相違点（２）の判断を，いずれも誤ったものである。
ア　一致点の認定について
審決は，本件発明と引用発明１とは，「流入弁を有する給水元管から供給される市水を貯留してポンプにより給水栓等の末端部に供給する受水槽を備えた給水システムにおいて，受水槽内の水位を検知する水位検出器と，該水位検出器から水位信号を受け，この水位信号に対応して上記流入弁を開閉し受水槽内の水位を所定とする制御装置とを備えた給水システム。」の点で一致する（審決書７頁８行～１２行），と認定した。
しかし，前記のとおり，引用発明１では，夜間の水位目標値を十分低い値とすることにより，ほとんど１００％，水位が目標値まで下がらないようにして，制御を行わずに済むようにしており，「水位を所定とする制御装置」は備えられていないのであるから，上記一致点の認定は誤りである。
イ　相違点（２）の認定について
審決は，本件発明と引用発明との相違点の一つ（審決のいう「相違点（２）」）として，「本件特許発明の制御装置が水位を所定の制御水位範囲に維持し，給水栓側の需要量に応じて水位設定するのに対し，引用例１発明の制御装置が時間帯により異なる受水槽水位目標値となるように受水槽水位を制御するものである点」（審決書７頁１７行～２０行），を認定した。
しかし，前記のとおり，引用発明１では，夜間の水位目標値を十分低い値とすることにより，ほとんど１００％，水位が目標値まで下がらないようにしており，夜間に，水位が受水槽水位目標値となるように受水槽水位を制御するものではないから，上記相違点（２）の認定は，誤りである。
ウ　相違点（２）の判断について
審決は，「引用例３の，前記制御内容（判決注・配水流量に応じて設定水位を自動的に変え，水位を所定の制御水位範囲に維持するという制御内容）を，受水槽，流入弁を備えた引用例１発明に適用しようとすることは容易に着想できることである。しかるに，引用例発明１には引用例３の前記制御内容を適用することが困難であるとする技術的理由も見当たらず，かかる適用に当っては受水槽の水位を制御水位範囲に維持すべく流入弁を操作して足りるのであるから，そうすると，本件特許発明の相違点（２）にかかる構成は当業者が容易に想到できたものというべきである。」（審決書８頁２３行～３８行）と判断した。しかし，引用発明１の，夜間は浄水場からの送水によるポンプ場の池の水位の制御を行わずに済むようにしたシステムに，引用例３の配水流量に応じて設定水位を自動的に変え，水位を所定の制御水位範囲に維持する制御内容を適用すると，せっかく昼間の水位をポンプ井の上限近くに保持していても，水位目標を下げた夜間に水位が低い目標値まで下がってしまい，浄水場からの送水によるポンプ井の水位の制御を行わずに済ますことが不可能になり（すなわち，夜間でも浄水場の運転が行われ），結局，引用発明１の，夜間の浄水場の運転を不要にする，という目的，効果を期待することが全くできなくなる。
審決のように，引用発明１に引用例３の前記制御内容を適用することが困難であるとする技術的理由が見当たらない，ということはできない。
２　取消事由２（相違点の看過）
本件発明は，休日が続くとき，集合住宅で入居開始早々であるときなど，水質劣化防止のため受水槽の貯留量を減らしたい場合に，受水槽の水位を低い水位に維持するよう制御することを目的としており，これによって水質の劣化を防止するという効果を奏する。これに対し，引用発明１は，夜間の浄水場からの送水を低減することを目的としており，需要の少ない夜間にポンプ井４の水位を低く維持することを目的としていないから，本件発明のような水質劣化防止の効果を奏することは不可能である。
審決は，上記相違点を看過している。
３　取消事由３（相違点（１）の判断の誤り）


審決は，引用例２及び同４の記載を挙げた上，「引用例１発明において水位検出器として水圧により水位を無段階に検出できる水位検出器を採用し，その配設部位を受水槽内の底部とすること，すなわち，本件特許発明の前記相違点（１）にかかる構成は当業者が容易に想到できたものというべきである。」（審決書８頁１８行～２１行）と判断した。
しかし，水質劣化防止のため受水槽の貯溜量を減らしたい必要がある場合において，本件発明のように，水位検出器を受水槽の底部に設けることは，水質劣化防止効果を高めるために有効であるのに対し，引用例４には，ダイヤフラム式レベル計を「タンクの側面に・・・取付け」（甲第４号証３７０頁右欄ｃ　ダイヤフラム式（１）原理の項）と記載されているだけで，これをタンク底部に設けるとも，設け得るとも記載されておらず，水質劣化防止のため受水槽の貯溜量を減らす必要がある場合に，レベル計をタンク底部に設けた方が好ましいことについての記載も示唆も全くない。
引用例２には，「浴槽１の水量即ち水位の変化に伴ってその底近くに接続された循環通路３の水圧が変化し・・・」（甲第２号証２頁左下欄１５行～同右下欄１行）との記載があり，この記載だけからすると，同引用例（甲第２号証）５頁第１図に示された液面検出器１３が浴槽１の底部に設けられているようにも考えられる。しかし，浴槽１においては，液面は底部よりもはるかに高い危険低液面Ｌ?ｄよりは決して下がらず，しかも水質劣化防止のために貯溜量を減らす必要は全くない。引用例２に，水質劣化防止のために液面検出器１３を浴槽１の底部に設けることが示唆されているとは，到底考えられない。
このように，引用例２，４には，相違点（１）にかかる構成を示唆または動機付ける点が全く存在しないというべきであるから，これらの各引用例を根拠に，当業者が相違点（１）に係る構成に容易に想到できたものということはできない。
第４　被告の反論の要点
１　取消事由１（引用発明の認定の誤り）について
(1)　原告らは，引用例１の記載を引用して，①引用発明１は，「夜間の浄水場の運転を不要にする」ものに限られ，その制御方法は，本件発明と相違する，②引用例１中の「この水位目標値にポンプ場の池の水位を保つよう浄水場からの送水を制御する」（甲第１号証２頁左上欄２行～４行）の記載は，他の部分の記載とつじつまの合わない不合理でおかしなものである，と主張する。しかしながら，原告らは，引用発明１を曲解している。引用例１には，原告らが指摘するとおり，「夜間は水位目標を下げて夜間の需要量に対応するポンプ場の池の水位を昼間の間に保ち，夜間は浄水場からの送水によるポンプ場の池の水位の制御を行わずに済むようにして夜間の浄水場の運転を不要にする。」との記載があるものの，そのほかに，「夜間の浄水場からの送水を低減」（甲第１号証１頁右下欄１２行，同３頁左上欄１９行），「夜間における送水が必要になっても浄水場は運転しなくても」（同３頁右上欄１行～２行），「夜間はなるべく運転しない運用」（同３頁左下欄１行～２行，右下欄第４～５行）等の記載も見られ，この発明の実施に当たっての実態に関連する言及がなされているのである。しかも，引用例１には，夜間の送水運転は絶対的に実行しないとか，これを皆無にしなければならないとかの記載はなされていないことからすれば，実用上は，昼間の貯水量の多寡，または夜間の需要の変動によって，夜間の貯水量が，夜間の水位目標値を下回ってしまう場合には，当然にポンプ井への送水運転が実行されるようになっていることは明白である。実際上，夜間の需要量に応じてする水位目標値の設定は，例えば，システムとして正常な水位の最下限として，いわゆる減水警報が作動するような水位よりも所定の必要水位を残してするのが当然であり，現実の夜間の需要量に応じてその水位目標値にまで貯水量が減少したときには，これを検出して浄水場からポンプ井に送水するのが自然であり，常識的である。原告らが不合理であると指摘する前記引用例１の記載は，当然のことを述べたものなのであり，何ら，おかしくもなく，不合理でもない。(2)　原告らは，前記「低減」や「なるべく」の記載は，特殊，かつ，まれな場合の配慮にすぎず，引用発明１の狙い，目的とするところではないと主張する。しかし，原告らの指摘するそのような配慮を示す記載があるということは，仮に，特殊，かつ，まれな場合についてのものであるとしても，そのような場合に関する発明の記載があることを意味するものである。
原告らは，引用例１には，夜間には，ほぼ１００％，制御が行われない運転方法が開示されていると理解するべきである，と主張する。しかし，原告らの主張においても，「ほぼ」１００％といわざるを得ないように，逆に，引用例１には，わずかであるとはいえ，この種送配水設備における需要量の実態に対応した制御を想定して行われる運転方法が開示されているといえるのである。原告らのいうような限定的な理解はむしろ恣意的であり，不自然である。これらの通常の需要量と「まれ」な需要量との出現比率は，ポンプ井の貯水容量並びに昼間の需要量と夜間の需要量の相互の関係に依存するものであり，一様ではない。しかし，いずれにしても，引用例１に通常と「まれ」の両方の場合について記載がなされていることを，否定することはできない。引用例１には，昼間に使用された量が多く，の残量としての夜間のための貯水量が必ずしも潤沢でない場合や，夜間の需要量が通常の需要量を超過する場合には，必然的に，その水位が夜間の水位目標値以下に下がってしまうことから，夜間の送水運転の可能性があることを配慮した発明が開示されているのである。すなわち，万一にせよ，夜間の貯水量が夜間の目標値水位まで下がった場合には，浄水場の運転によりポンプ井に送水することが開示されていることは明らかなのである。引用例１には原告らが主張する「おかしい」点は何ら見当らない。
原告らも，自ら，このような夜間の目標値水位までの水位低下について，特殊かつまれな（不時の）場合であるとしながらも，その関連の記載箇所について指摘し，その場合の配慮がされていると認めているのである。その配慮こそが，とりもなおさず本件発明１に関する開示といえるのであって，原告らの主張は矛盾している。
原告らが指摘する，まれに生じる現象に対応するための構成は，通常に生じる現象に対応する構成と，構成としては完全に同一である。現象の頻度に応じてそれに対応する構成が変更されるということは，全くない。通常時，非通常時に同様に機能する構成であることからも，引用例１には，本件発明の構成が明示されているという以外にないのである。


(3)　以上のとおり，審決の引用発明１の認定に誤りはない。審決の一致点，相違点（２）の認定，相違点（２）の判断の誤りをいう原告の主張は，いずれも，審決の引用発明１の認定の誤りを前提とするものであるから，失当であることが明らかである。
２　取消事由２（相違点の看過）について
原告らは，引用発明１について，需要の少ない夜間にポンプ井の水位を低く維持することを目的としていないから，水質劣化防止の作用効果を奏しない，と主張する。しかし，引用例１には，その発明の主目的としてではないものの，原告らも認めているとおり，水位目標値の小さい夜間においてポンプ井の水位がその水位目標値まで下がった場合には，当然に流入弁を制御して送水する旨の開示が実質的になされているから，本件発明と同様に夜間における低いポンプ井の水位目標値を維持する旨の記載がなされているに等しい。引用発明１において目的とされている複数のものの間に主，従の相違があるとしても，その相違によって一方の発明が排斥ないし軽視されるべきものではない。
上記のような構成であれば，必然的に水質劣化防止の作用効果を奏することになるのである。
原告らは，引用発明１について，夜間の水位はその目標値に維持されるものではない，水質劣化防止は不可能である，と主張する。しかし，本件発明においても，その特許請求の範囲の請求項１の記載は，「受水槽内の水位を所定の制御範囲に維持する」，「需要量に応じて水位設定する」との表現にとどまるものであって，水質劣化防止のための構成が格別に定められているわけではない。そうである以上，本件発明と時間帯別の需要量に応じて水位を設定するという引用発明１との間に相違はないことになるのである（本件特許の明細書には，その実施例の一つとして，需要量に応じた週間タイマーによる水位設定も開示されている。）。原告らの主張は誤解に基づくものにすぎない。
３　取消事由３（相違点（１）の判断の誤り）について原告らは，相違点（１）について，引用発明１に引用発明２，４を適用することは，当業者にとって容易に想到できることではない，と主張する。しかし，原告らのこの主張は，原告らの引用発明１に関する全くの誤解に基づくものである。また，原告らの引用発明２の浴槽に拘泥した主張（引用例２では，審決も言及するとおり，浴槽のみでなく，各種の液体容器や貯水池等への適用も言及されている。），引用発明４の水位検出器の配置に関する原告らの主張は，いずれも，審決の結論には何らの影響も与えない個々の差異についての主張にすぎない。上記のとおり，引用発明１を適正に認識すれば，本件発明は，上記各引用発明に基づいて容易に発明できたものであることが明らかであるから，審決の判断に誤りはない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（引用例１の認定の誤り）について
(1)　原告らは，審決が引用発明１について，「制御装置は，時間帯により異なるポンプ井水位目標値となるように」（審決書５頁３１行～３２行）制御している，と認定したことについて，引用例１は，夜間の浄水場１の運転を不要にするための運転方法を開示しており，引用発明１は，夜間のポンプ水位の制御を不要とするものであって，夜間のポンプ井の水位が設定目標値に維持されるように制御するものではないから，審決の引用例１の認定は誤りである，と主張する。甲第１号証によれば，引用例１には，次の記載があることが認められる。ア「浄水場からの水をポンプ場の池に送水し，このポンプ場の池より需要家に配水するための最終段の池にポンプで送って配水を行う送配水施設において，時刻別に前記ポンプ場の池の水位目標値を昼間は大きく，また夜間は小さく設定し，各時刻毎に設定水位目標値を得ると共にこの得た水位目標値にポンプ場の池の水を保つよう浄水場からの送水量を制御することを特徴とする送配水施設の運転方法」
（特許請求の範囲）
イ「〔発明の技術的背景〕
従来，送配水系における複数ポンプ場の最初の池の水位制御は，水位目標値が昼夜を通じて変更することなく，一定で行われていた。この場合，昼夜を問わない送配水系の負荷をまかなうため，中継貯水施設容量を利用した浄水場の夜間運転の負荷の軽減は不可能であった。」（１頁右欄１行～７行）
ウ「〔発明の目的〕
本発明は，上記事情に鑑みて成されたもので，浄水場から送水される最初の池の水位目標値を時刻により変更することで，池の容量を有効活用し，夜間の浄水場からの送水を低減させるようにした送配水施設の運転方法を提供することを目的とする。」（１頁右欄８行～１４行）
エ「〔発明の概要〕
即ち，本発明は上記目的を達成するため，浄水場からの水をポンプ場の池に送水し，このポンプ場の池より最終段の池にポンプで送ってこの最終段の池より需要家に配送する送配水施設において，時刻別に前記ポンプ場の池の水位目標値を昼間では大きく，夜間では小さく定め，各時刻毎に該水位目標値を得てこの水位目標値にポンプ場の池の水位を保つよう浄水場からの送水を制御するようにし，夜間は水位目標を下げて夜間の需要量に対応するポンプ場の池の水位を昼間の間に保ち，夜間は浄水場からの送水によるポンプ場の池の水位の制御を行わずに済むようにして夜間の浄水場の運転を不要にする。」（１頁右欄１５行～２頁左上欄８行）オ「１２は時刻信号を発生する２４時間タイマ，１３はこの２４時間タイマ１２から出力された時刻信号を受け，予め設定された時刻別のポンプ井水位目標値を出力する設定データ入力装置，１４はこの設定データ入力装置１３の出力する水位目標値を受け，また流入弁開度検出器９の検出信号とポンプ井水位検出器１０の出力信号を受けてこの出力信号より水位目標値に対するポンプ井４の流入水量の過不足を知り，これを補うに必要な流入弁３の開度を求めてその開度に調整する制御出力を流入弁３に与えるポンプ井水位制御ブロック」（２頁右上欄７行～１８行）カ「本発明は，時間帯によりポンプ井水位目標値を変更することにある。その作用として，昼間はポンプ井水位上限近くにポンプ井水位目標値におくことで，浄水場からの送水をポンプ井の容量分を貯水し，夜間はポンプ井水位目標値を下げ，昼間ポンプ井に貯水しておいた水で必要量をまかなうことができ，夜間の浄水場からの送水を低減することができる。したがって昼間の運転である一定量の水を貯水しておけば，夜間における送水が必要になっても浄水場は運転しなくても水需要をまかなえる。すなわち，浄水場の運転が昼間に集中した単一な運転が可能となる。」（３頁左上欄１２行～右上欄４行）


キ「浄水場の運転を間歇運転するのであれば，その運転を昼間に集中し，夜間はなるべく運転しない運用が望ましい。本発明によれば，浄水場から送水される最初の池の水位目標値を，時間帯で変更する言いかえれば昼と夜とで変更することで，池の容量を有効活用して，浄水場の運転を昼間に集中させることが可能となる。」（３頁右上欄末行～左下欄７行）
ク「〔発明の効果〕
・・・本発明は・・・時刻別に前記ポンプ場の池の水位目標値を昼間では大きく，夜間では小さく設定し，各時刻毎に該水位目標値を得てこの水位目標値にポンプ場の池の水位を保つよう浄水場からの送水を制御するようにし，これにより昼間の水位をポンプ場の池の上限近くに保ち，夜間は水位目標を下げて夜間の需要量に対応するポンプ場の池の水位を昼間の間に保ち，夜間は浄水場からの送水によるポンプ場の池の水位の制御を行わずに済むようにしたので夜間の浄水場の運転を不要にすることができ，浄水場の運転を間歇運転する場合において，その運転を昼間に集中し，夜間はなるべく運転しない運用が可能となる送配水施設の運転方法が提供できる。」（３頁左下欄８行～右下欄６行）
引用例の上記認定の記載の中には，「夜間の浄水場の運転を不要にする」（エ），「昼間の運転である一定量の水を貯水しておけば，夜間における送水が必要になっても浄水場は運転しなくても水需要をまかなえる。すなわち，浄水場の運転が昼間に集中した単一な運転が可能となる。」（カ），「夜間は浄水場からの送水によるポンプ場の池の水位の制御を行わずに済むようにしたので夜間の浄水場の運転を不要にすることができ」（ク）といった記載があり，これらの記載のみをみるときは，引用例１は夜間の浄水場１の運転を不要にするための運転方法を開示しており，引用発明１は夜間のポンプ水位の制御を不要とするものである，との原告らの主張は正当であるかのようにもみえる。
しかしながら，他方，引用例１の上記認定の記載の中には，「夜間の浄水場からの送水を低減させる」（ウ），「各時刻毎に該水位目標値を得てこの水位目標値にポンプ場の池の水位を保つよう浄水場からの送水を制御する」（エ），「夜間の浄水場からの送水を低減することができる」（カ），「夜間はなるべく運転しない運用が望ましい」（キ），「各時刻毎に該水位目標値を得てこの水位目標値にポンプ場の池の水位を保つよう浄水場からの送水を制御する」（ク）との記載もあり，これらの記載によれば，引用例１に開示されているのは，夜間はなるべく運転しないようにするものの，夜間においても運転してポンプ水位の制御を行うことがあることを内容とする技術であることが，明らかである。原告らは，引用例１の上記認定の各記載のうち，「各時刻毎に該水位目標値を得てこの水位目標値にポンプ場の池の水位を保つよう浄水場からの送水を制御する」との記載は，夜間の運転を不要とする，との前記記載とつじつまの合わない不合理なものである，と主張する。しかしながら，引用例１の上記認定の各記載の全体をみれば，引用発明１は，正確には，夜間の送水を必要とする機会を減らすことを目的とするものであって，夜間の送水を完全に廃止することを目的としているものではない，ということができる。引用発明１は，もともと，「従来，送配水系における複数ポンプ場の最初の池の水位制御は，水位目標値が昼夜を通じて変更することなく，一定で行われていた。この場合，昼夜を問わない送配水系の負荷をまかなうため，中継貯水施設容量を利用した浄水場の夜間運転の負荷の軽減は不可能であった。」（甲第１号証１頁右欄２行～７行）という問題意識の下に，すなわち，定められた水位目標値に応じて水位制御が行われることを前提に，水位制御を必要とする機会を減らすことを目的とするものであることは，引用例１の上記認定の各記載から明らかであり，かつ，貯水量が不足するのを避けなければならないのは，昼間，夜間を問わないことであることも明らかなことであるから，夜間であっても，何らかの理由で貯水量が不足する事態になれば送水を実行して断水状態を回避する作業が行われると解するのが自然であり，夜間に全く送水をせず，断水状態が発生することを是認するような設計がなされていると考えるのは，不自然かつ不合理としかいいようのないことだからである。
原告らは，引用発明１において夜間に運転が行われるのは，特殊かつまれな不時の場合であって，主たる目的は夜間の浄水場の運転を不要にすることにある，と主張する。
しかしながら，たとい引用発明１の主たる目的が夜間の浄水場の運転を不要にすることにあり，夜間に浄水場を運転することが特殊，かつ，まれなことであるとしても，そのことは，引用例１に夜間に浄水場を運転し設定された目標値に水位を制御する場合についての発明が開示されていると認めることを，何ら妨げるものではない。
原告らは，引用例１には，本件発明のように，夜間においても常時作動する発明は開示されていない，と主張する。
しかし，本件発明を特定する特許請求の範囲請求項１の記載は前記第２の３のとおりであり，これによれば夜間における作動の頻度は，何ら本件発明の要件とされていないことが明らかである。甲第７号証によれば，本件明細書には，「受水槽１内に水が減少して流入弁開水位Ｐ３より下がると流入弁３を開き」（段落番号【００２９】），「流入弁閉水位Ｐ２を越えると流入弁３を閉じ」（段落番号【００３０】）との記載があることが認められ，上記請求項１の記載と，この記載からすれば，本件発明においても，要するに，給水動作は給水が必要とされる水位に至ったとき（流入弁開水位Ｐ３に至ったとき）に行われるものであり，給水が必要とされる水位に至るまで動作を開始することはないのであるから，この点において，本件発明と引用発明１とは何ら変わるところはない。引用発明１においては，上記の仕組みを前提に，給水が必要とされる水位に至る場合を減らす工夫がなされているだけのことであり，このことは，上記の仕組みの採用において両発明が一致することと矛盾するものではない。
原告らの主張は，いずれも採用することができない。
(2)　以上のとおり，審決の引用発明１の認定に，原告ら主張の誤りがあると認めることはできない。引用例１の認定に誤りがあることを前提とする，審決の一致点，相違点（２）の認定及び相違点（２）の判断の誤りについての原告らの主張も，いずれも理由がないことに帰する。
取消事由１は理由がない。
２　取消事由２（相違点の看過）について


原告らは，本件発明は，休日が続くとき，集合住宅で入居開始早々であるときなど，水質劣化防止のため受水槽の貯留量を減らしたい場合に，受水槽の水位を低い水位に維持するよう制御することを目的としており，これによって水質の劣化を防止するという効果を奏するのに対し，引用発明１は，夜間の浄水場からの送水を低減することを目的としており，需要の少ない夜間にポンプ井４の水位を低く維持することを目的としていないから，本件発明のような水質劣化防止の効果を奏することは不可能である点において相違し，審決はこの相違点を看過した，と主張する。
しかしながら，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）は，前記第２の３記載のとおりであって，そこには，受水槽内の水位を制御すること，制御水位は給水栓側の需要量に応じて設定されることは定められているものの，水質劣化防止のための特別な構成は何ら規定されておらず，その及ぶ範囲は極めて広範であって，端的にいえば「需要量に応じて貯水量を変えることを可能とする給水システム」とでも呼ぶべきものである。このように，本件発明は，原告ら主張の目的を持つものを包含するものの，それに限定されない，広範な権利範囲を持つものであるから，上記目的の有無をもって，本件発明と引用発明１との相違点とすることはできない。念のために，本件発明において目的とされているのは何であるかをみておくことにする。
甲第７号証によれば，本件明細書には，①発明の詳細な説明中の発明が解決しようとする課題として，「受水槽１の水位検知のために図１１のような複数本の寸法の異なる電極を使用し，それらの検知信号により制御盤２６内のリレー回路を介して流入弁３の開閉あるいは警報器の作動を制御するシステムでは次のような課題が生じる。」（段落【０００７】，「電極棒により各設定水位は固定式になるため，一旦設定すると変更ができず，不便である。たとえば休日が続く時あるいは集合住宅で入居開始早々時等には，水質劣化防止のため受水槽の貯溜量を減らしたい必要があるが，上記のように電極棒の設定水位が固定式であると，これに対応できない」（段落【０００８】）との記載があること，②発明の効果として，「受水槽１の水位を水圧等によって無段階に連続的に検出する水位検出器を備えているので，従来の複数の電極棒による固定式の水位設定に比べて水位の設定及び変更を任意に簡単にでき，各種需要に応じた給水が容易に可能となる。」（段落【００４３】との記載があることが認められる。
本件明細書の上記認定の記載によれば，本件明細書中には，本件発明の目的として，休日が続くときあるいは集合住宅で入居開始早々のときなどにおいて、水質劣化防止のため受水槽の貯溜量を減らすことが挙げられているものの，本件発明の効果として，各種需要に応じた給水が可能になる，と記載されていることから分かるとおり，上記目的は，本件発明の目的の一つにすぎないというべきである。引用例１に，本件発明と同じく，夜間に浄水場を運転し設定された目標値に水位を制御する場合についての発明が開示されていると認めることができることは前記のとおりであるから，同構成に基づく作用効果について，引用発明１と本件発明との間に差異はなく，原告らの主張する水質劣化防止効果においても，本件発明と引用発明１とが相違するということはできないというべきである。審決に原告ら主張の相違点の看過はなく，原告らの主張は採用することができない。
取消事由２は理由がない。
３　取消事由３（相違点（１）の判断の誤り）について原告らは，水質劣化防止のため受水槽の貯溜量を減らしたい必要がある場合において，本件発明のように，水位検出器を受水槽の底部に設けることは，水質劣化防止効果を高めるために有効であるのに対し，引用例４には，ダイヤフラム式レベル計を「タンクの側面に・・・取付け」（甲第４号証３７０頁右欄ｃ　ダイヤフラム式（１）原理の項）と記載されているだけで，これをタンク底部に設けるとも，設け得るとも記載されておらず，水質劣化防止のため受水槽の貯溜量を減らす必要がある場合に，レベル計をタンク底部に設けた方が好ましいことについての記載も示唆も全くない，と主張する。
しかしながら、本件発明の特許請求の範囲において，「水質劣化防止のための貯溜量の減少」に関する特定の構成が規定されておらず，本件発明が水質劣化防止を目的とするものに限られないものであることは前記のとおりであるから，水質劣化防止目的の有無を引用例４の適用を困難とする理由とすることはできない。水圧を利用した水位検出器を水槽内の底部に設けて水量を測定することは，完全な残水量を把握するためには極めて当然のことであり，「底部に設置する目的」のいかんに関わらず採用され得る構成であるということができる。原告らは引用例２についても，水位検出器が底部に設けられておらず，水質劣化防止を目的とするものではないとの，同様の主張をなしているが、同主張に理由がないことは上記のとおりである。
原告らの主張は採用することができず，取消事由３は理由がない。第６　以上のとおりであるから，原告ら主張の取消事由はいずれも理由がなく，その他，審決には取消しの事由となるべき誤りは認められない。そこで，原告らの本訴請求を棄却することとし，訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６５条，６１条を適用して，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第６民事部
裁判長裁判官　　　　　山　　　下　　　和　　　明
裁判官　　　　　阿　　　部　　　正　　　幸
裁判官　　　　高　　　瀬　　　順　　　久


平成１７年（ネ）第１００３８号　著作権侵害差止等請求控訴事件（原審・さいたま地方裁判所平成１６年（ワ）第１０９０号）
口頭弁論終結日　平成１７年４月２５日
判決
控訴人　　　　　　　　控訴人Ａ
同訴訟代理人弁護士    菊池武
被控訴人　　　　　　　国立大学法人京都大学
同訴訟代理人弁護士　　知原信行
主文
１　本件控訴を棄却する。
２　控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　控訴人
(1)　原判決を取り消す。
(2)　被控訴人は，被控訴人大学院工学研究科が平成６年９月２４日訴外Ｂに授与した，学位記番号論２９１０工学博士（登録番号１４５５３）の学位を取り消せ。
(3)　被控訴人は，原判決別紙対比表左欄記載の図表を含む学位論文を廃棄するとともに，各図書館等におけるその閲覧等を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(4)　被控訴人は，控訴人に対し，２００万円を支払え。(5)　訴訟費用は第１，２審とも被控訴人の負担とする。
２　被控訴人
主文と同旨
第２　事案の概要
１　事案の要旨
京都大学は，訴外Ｂ（以下「Ｂ」という。）が執筆した学位論文に基づき，平成６年９月２４日，同人に対して，工学博士の学位を授与した。控訴人は，上記学位論文が控訴人の創作に係る著作物を盗用して執筆されたものであり，京都大学による上記学位授与行為は控訴人の有する著作権及び民法上の人格権を侵害するものである旨主張して，京都大学を設置することを目的として設立された国立大学法人である被控訴人に対し，著作権法１１２条に基づき，学位の取消し，学位論文の廃棄及び閲覧等の防止措置を求めるとともに，民法７０９条に基づき，損害金（慰謝料）２００万円の支払を求めた。
原判決は，控訴人の本訴請求をいずれも棄却したため，これを不服とする控訴人が，本件控訴を提起したものである。
２　前提となる事実（末尾に証拠等を掲げた事実以外は，当事者間に争いがない。）
(1)　当事者等
ア　控訴人は，訴外丸善石油株式会社（昭和６１年，合併によりコスモ石油株式会社となった。以下，合併前を「丸善石油」，合併後を「コスモ石油」という。）に入社し，丸善石油（コスモ石油）中央研究所に勤務していた者である（弁論の全趣旨）。
イ　被控訴人は，京都大学を設置することを目的として平成１６年４月１日に成立した国立大学法人であり（弁論の全趣旨），京都大学の大学院には工学研究科が置かれている（乙１２）。
ウ　Ｂは，昭和５８年４月から丸善石油（コスモ石油）中央研究所において控訴人の上司であった者である（弁論の全趣旨）。
(2)　学位の授与
ア　Ｂは，平成６年，「石油系残油の水素化脱硫ならびに分解に関する触媒工学的研究」と題する学位論文（以下「本件学位論文」という。）を執筆し，京都大学に提出した（甲５（各枝番を含む））。本件学位論文には，原判決別紙対比表左欄記載の各図表が掲載されている。
イ　京都大学は，平成６年９月２４日，Ｂに対し，本件学位論文に基づき，工学博士の学位（学位記番号論２９１０工学博士（登録番号１４５５３））（以下「本件学位」という。）を授与した。
ウ　控訴人は，京都大学に対し，平成１２年４月１９日付け書面で，本件学位論文の一部が盗用である旨を指摘した。京都大学は，控訴人に対し，同年７月６日付け書面で，調査の結果盗用の事実がなかった旨回答した。また，控訴人が，京都大学に対し，平成１２年９月５日付け書面で再考を促したところ，京都大学は，同月１３日付け書面で既に回答済みである旨回答し，控訴人が，平成１５年９月１０日付け書面で再考を求めた際も，京都大学は，同年１０月１０日付け書面で同様の回答をした。
(3)　本件報告書
控訴人がＢにより盗用されたと主張する，原判決別紙対比表右欄記載の各図表（以下「本件図表」という。）は，いずれも，昭和５４年度から５７年度にかけて，通商産業省（当時）所管の研究プロジェクトの一環として，丸善石油も組合員であった重質油対策技術研究組合の「残油水素化分解第二グループＣ研究室」（以下「Ｃ研究室」という。）が高硫黄・高金属常圧残油の水素化分解触媒の開発について研究した成果を年度ごとにとりまとめた，各年度の「試験研究成果報告書」（以下「本件報告書」という。）に掲載されたものである（甲１ないし４（各枝番を含む），弁論の全趣旨）。
本件報告書の「あとがき」には，「研究開発規模〔開発費（このうち３／４が国庫補助）および担当者〕」の記載があるところ，昭和５４年度，５５年度の各報告書では，控訴人は担当者として記載されておらず（甲１の３，２の３），昭和５６年度の報告書では，同年９月１日からの「統括責任者」及び「研究担当者」の一人として（甲３の３），昭和５７年度の報告書では，「統括責任者」として（甲４の３），それぞれ控訴人の氏名が記載されている。
３　争点及びこれに関する当事者の主張
次のとおり当審における控訴人の追加的な主張の要点を付加するほか，原判決の「事実及び理由」欄の「第２　事案の概要」の３ないし５記載のとおりであるから，これを引用する（ただし，原判決４頁２４行目，５頁１４行目及び１５行目，６頁５行目及び１４行目の各「被告」を「京都大学」と改め，５頁１８行目の「作成し，」の次に「これに基づき京都大学がＢに対し本件学位を授与した行為により，」を加える。）。
４　当審における控訴人の追加的な主張の要点


(1)　本件学位論文は，本件図表をそのまま使用しており，それらを除外すれば論文として成り立たないものである。学校教育法や京都大学学位規程によれば，そのような場合には学位を授与すべきでないにもかかわらず，京都大学は，これらに違反して，公正な審査をせずに，本件学位を授与したものである。(2)　本件報告書のデータ，資料は，多額の研究費を投入して得られたものであるから，それにもかかわらず，これと無関係なＢに対して，上記データ等をそのまま借用した本件学位論文に基づき本件学位を授与した京都大学の行為は，不法行為に該当し，被控訴人は，慰謝料の支払義務を負う。学位の授与は，社会的に大きな意味を持つものであるから，大学の自治にのみ委ねられるものではない。(3)　本件図表は，生のデータ自体ではなく，それをグラフによって創作的に表現したものである。生のデータをグラフ化する場合には，一様でない表現が可能である。したがって，本件図表は著作物に当たるものというべきである。
第３　当裁判所の判断
当裁判所も，控訴人の被控訴人に対する本訴請求は理由がないものと判断する。その理由は，次のとおり付加するほかは，原判決の「事実及び理由」欄の「第３　当裁判所の判断」記載のとおりであるから，これを引用する（ただし，原判決８頁１９行目の「念のため，」を「念のため，仮に本件図表が著作物に当たるとした場合における」と，同頁２１行目の「重質油対策技術研究組合」を「丸善石油も組合員であった重質油対策技術研究組合」と，同頁２２行目の「従業員等」を「従業員」と，同頁２６行目の「よって，」を「よって，仮に本件図表が著作物に当たるとしても，」とそれぞれ改める。）。
１　控訴人は，本件学位論文が本件図表をそのまま使用したものであるのに，京都大学は，学校教育法や同大学学位規程に違反して，公正な審査をせずに本件学位を授与したものである旨主張する。
しかしながら，上記主張は，京都大学が，学校教育法等に違反してＢに対し本件学位を授与した行為により，控訴人の本件図表についての著作権を侵害したことをいう趣旨と解されるところ，前記引用に係る原判決説示のとおり，本件図表について控訴人の著作権を認めることはできないのであるから，控訴人の本件各請求は，その前提を欠き，本件学位の授与が学校教育法等に違反するか否かについて検討するまでもなく，理由がないことが明らかである。また，仮に，上記主張が，上記著作権の侵害と関係なく本件学位の授与の違法をいう趣旨であるとすれば，本件学位について第三者である控訴人がその授与の適否を争うためには，少なくとも，控訴人にこれを争う法的利益があるといえることが必要であると解すべきところ，本件において，控訴人がそのような法的利益を裏付ける何らかの権利，利益を有することの主張立証は存在しない（なお，前記前提となる事実記載のとおり，本件報告書のうち，昭和５６年度の報告書では，同年９月１日からの「統括責任者」及び「研究担当者」の一人として，昭和５７年度の報告書では，「統括責任者」として，それぞれ控訴人の氏名が記載されているものの，昭和５４年度，５５年度の各報告書では，控訴人は担当者として記載されていない。そして，本件図表３２カ所のうち，昭和５６年度の報告書記載分は４カ所，昭和５７年度の報告書記載分は４カ所にすぎず，その余の２４カ所は，控訴人が担当者として記載されていない昭和５４年度，５５年度の報告書記載分である。また，重質油対策技術研究組合は，「水素化処理触媒およびこれを用いた重質鉱油の水素化脱硫分解方法」の発明について昭和５９年６月１５日に，また，「炭化水素類の水素化分解方法」の発明について同年１１月２２日に，いずれも控訴人を含む，コスモ石油（当時は丸善石油）の従業員３名を発明者として特許出願し，いずれについても設定登録を受けた後，コスモ石油に特許権を譲渡したところ，控訴人は，コスモ石油に対し，上記各職務発明についての対価を請求したが，いずれの発明についても控訴人は発明者ではなく対価請求権を有しないとの判決が確定している（乙５ないし８）。これらの事実からすれば，本件図表を含む本件報告書の内容は，控訴人以外の者の研究開発の成果ではないかと窺われ，控訴人がこれについて対外的に主張し得る何らかの権利等を有しているとは認められない。）。
２　控訴人は，本件報告書のデータ，資料は多額の研究費を投入して得られたものであるから，これと無関係なＢに対して，上記データ等をそのまま使用した本件学位論文に基づき本件学位を授与した京都大学の行為は，不法行為に該当し，被控訴人は，慰謝料の支払義務を負う旨主張する。
しかしながら，本件図表について控訴人の著作権を認めることができないことは前記のとおりであり，また，本件報告書のデータ，資料について控訴人が何らかの権利等を有していることを認めるに足りる証拠もないのであって，多額の研究費が投入されたなどの事情があったとしても，本件学位の授与行為が，第三者である控訴人に対する関係で違法性を有し，不法行為を構成すると認めることはできず，控訴人の上記主張は理由がない。
３　控訴人は，生のデータをグラフ化する場合には，一様でない表現が可能であるから，データをグラフ化した本件図表は，著作物に当たる旨主張する。控訴人の指摘するように，実験結果等のデータをグラフとして表現する場合，折れ線グラフとするか曲線グラフとするか棒グラフとするか，グラフの単位をどのようにとるか，データの一部を省略するか否かなど，同一のデータに基づくグラフであっても一様でない表現が可能であることは確かである。しかしながら，実験結果等のデータ自体は，事実又はアイディアであって，著作物ではない以上，そのようなデータを一般的な手法に基づき表現したのみのグラフは，多少の表現の幅はあり得るものであっても，なお，著作物としての創作性を有しないものと解すべきである。なぜなら，上記のようなグラフまでを著作物として保護することになれば，事実又はアイディアについては万人の共通財産として著作権法上の自由な利用が許されるべきであるとの趣旨に反する結果となるからである。しかるところ，本件図表は，その個々の正確な意味内容は本件全証拠によっても必ずしも明らかではないものの，その体裁に照らせば，いずれも，Ｃ研究室が高硫黄・高金属常圧残油の水素化分解触媒の開発について行った実験の結果等のデータを，一般的な通常の手法に従って，データに忠実に，線グラフや棒グラフとして表現したものであると認められる。したがって，本件図表は，著作物に当たらないものといわざるを得ず，控訴人の上記主張は理由がない。４　以上によれば，控訴人の被控訴人に対する本訴請求をいずれも棄却すべきものとした原判決は相当であって，控訴人の本件控訴は理由がないから，これを棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部


平成七年(ワ)第四五六六号特許権侵害差止等請求事件、平成九年(ワ)第二四四四七
号損害賠償反訴請求事件
（口頭弁論終結日平成一一年一〇月六日）
判                  決
原告兼反訴被告        【Ａ】（以下「原告」という。）右訴訟代理人弁護士    品   川　澄     雄被告兼反訴原告        ミヤリサン株式会社（以下「被告」という。）
右代表者代表取締役    【Ｂ】
右訴訟代理人弁護士    本   間         崇同（本訴訴訟復代理人）田   中    成   志右訴訟復代理人弁護士牧     野    知   彦
右補佐人弁理士        【Ｃ】
同                    【Ｄ】
主                  文
一原告の本訴請求をいずれも棄却する。
二被告の反訴請求を棄却する。
三訴訟費用は、本訴反訴を通じ、これを一〇分し、その九を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
事実及び理由
第一請求
〔本訴〕
１被告は、別紙物件目録記載の製剤を製造し、販売してはならない。２被告は、別紙物件目録記載の製剤を廃棄せよ。
〔反訴〕
原告は、被告に対し、金四〇〇〇万円及びこれに対する平成九年一一月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二事案の概要
〔本訴〕
原告は、後記の特許権を有するが、別紙物件目録記載の製剤（以下「被告製剤」という。）を製造、販売した被告の行為が、右特許権を侵害するとして、被告に対し、特許権に基づき、被告製剤の製造等の差止めと廃棄を請求した。
〔反訴〕
被告は、原告に対し、本訴訴えの提起が不法行為を構成するとして、損害賠償を請求した（なお、反訴請求は一部請求である。）。
一前提となる事実（当事者間に争いがない。）
１原告の有する特許権
原告は、以下の特許権を有している（以下「本件特許権」といい、その発明を「本件発明」という。）。
(一)発明の名称        整腸剤
(二)登録番号          特許第二〇八八七七四号(三)出願日            昭和六一年一二月一一日(四)登録日            平成八年九月二日
(五)特許請求の範囲
バクテリオファージＫＭ１に感染すると溶菌する感受性を有する酪酸菌〔クロストリジウムブチリクム（Clostridiumbutyricum）〕ＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株の菌体の純化培養物、又はその純化培養物の培養で得られる内生胞子を有効成分とすることを特徴とする、バクテリオファージＫＭ１感受性試験により酪酸菌の別異な迷入菌株の侵入の有無を確認できる安全性をもち且つ投与後の消化管内の定着、生息による整腸作用を確認できる特性をもつ細菌性食中毒の予防及び治療作用を有す
る整腸剤
(六)本件発明の内容
本件発明は、酪酸菌〔クロストリジウムブチリクム（Clostridiumbutyricum）〕（以下「酪酸菌」ということがある。）に感染するバクテリオファージＫＭ１を発見したことを契機として、酪酸菌ＭⅡ５８８株の中からバクテリオファージＫＭ１に感染して溶菌するＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株を作出し、さらに、右菌株の菌体、内生胞子が整腸剤として有用であることを見出したことによってされた整腸剤（生物学的腸内殺菌剤）に関する発明である。
２宮入菌
昭和八年、被告の前身の初代代表者の【Ｅ】は、腐敗菌に対し強力な拮抗現象を示す芽胞菌の一つとして、宮入菌を発見した。その後、被告は、各種の実験を経て、腸疾患の患者が内服する治療薬への利用に成功した。宮入菌は、抗腐敗性酪酸菌と命名された。
昭和四七年五月一六日、被告は、宮入菌を通商産業省工業技術院微生物工業研究所（以下「微工研」という。）に、微工研菌寄P-1467として寄託した。さらに、被告は、国際寄託当局に寄託し、受託番号微工研条寄第二七八九（国際寄託BP-2789）、微生物の表示をClostridiumbutyricum    MIYAIRI588（以下「Ｍ５８８」ということがある。）として受託された。
昭和五八年四月ころ、原告は、千葉大学の生物活性研究所の所長として、化学療法剤の研究開発に従事していたが、宮入菌の代謝産物等の研究を開始した。昭和五八年五月二六日、被告は、原告からの要請に応じ、被告が保有し、製剤に使用していたクロストリジウムブチリクム（Clostridiumbutyricum）ＭⅡ５８８（以下これも「ＭⅡ５８８」ないし「ＭⅡ５８８親株」ということがある。）の砂保存株一本を、研究用として、千葉大学生物活性研究所に渡した。以上の経緯から明らかなとおり、宮入菌、Ｍ５８８、ＭⅡ５８８は、いずれも同じ菌株である。
３被告の行為等
被告は被告製剤を整腸剤として製造販売している。被告製剤は、本件発明の構成要件をすべて充足する。
二争点
〔本訴請求〕
１先使用が成立するか。
（被告の主張）
(一)主位的主張
被告は、以下のとおり、本件発明の内容を知らないで自らその発明をし、原告による本件特許権に係る出願（以下「本件出願」という。）の際（昭和六一年一二月一一日）、現に日本国内において、その発明の実施に係る事業をしていたので、被告は原告の有する特許権につき、先使用による通常実施権を有する。すなわち、被告が、現在製造、販売している被告製剤と、本件出願の際に製造、販売していた生菌製剤は、同一の製剤である。実験結果（乙三八号証の一、二）によれば、「昭和四七年寄託したＭ５８８」と「本件出願日以前に製造された製剤から分離した菌株」と「被告製剤から分離した菌株」の三者について、各菌株の同定、形態学的、生化学的性状、バクテリオファージＫＭ１に対する挙動は、すべて同一であり、相互に区別することは不可能であることが明らかにされている。したがって、被告は、本件出願日以前から現在まで、昭和四七年五月一六日に微工研に寄託したＭ５８８ないしＭⅡ５８８を培養して得られる芽胞を有効成分として用いた生菌製剤を、被告製剤として、同一方法で一貫して製造販売していたのであるから、先使用が成立する。


もっとも、昭和五八年から五九年ころに掛けて、被告工場内で宮入菌（ＭⅡ５８８菌株のいわゆるスムース菌）の増殖が生じず、いわゆるラフ型菌しか生じないという培養異常が発生した際に、被告は、緊急避難的な措置としてバクテリオファージＫＭ１耐性菌を用いたことがあるが、昭和六〇年五月下旬から七月上旬ころに掛けて、培養タンクの分解洗浄をした後の遅くとも昭和六一年初頭以降は、純粋なＭⅡ５８８株からなる原菌末を使用して、被告製剤を製造していたので、本件出願前から、その発明の実施に係る事業をしていた点で消長を来さない。
(二)予備的主張
仮に、製造、販売する生菌製剤が、昭和四七年寄託したＭ５８８ないしＭⅡ５８８と同一の菌株を培養して得られる芽胞を有効成分とする生菌製剤を用いたものではなく、本件出願後に変更した、ＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株を有効成分する生菌製剤を用いたものであるとした場合であっても、なお、以下のとおり先使用が成立する。
すなわち、そもそも、本件発明に係るＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１は、昭和四七年寄託したＭ５８８ないしＭⅡ５８８と、以下に述べる理由から、同一（後者が前者を包摂する関係に立つ。）の酪酸菌であるといえる。
ＭⅡ５８８株とＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株との差異は、バクテリオファージＫＭ１耐性菌の混合割合のみにあり、前者にはバクテリオファージＫＭ１耐性菌が後者より多く含まれているというだけで、両者とも、有効成分であるバクテリオファージＫＭ１感受性菌を含んでいる点では全く共通する（当事者間に争いがない。）。したがって、ＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株はその上位概念である親株ＭⅡ５８８株に含まれる下位概念であるといえる（ＭⅡ５８８株に係る発明とＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株に係る発明は、選択発明の関係にある。）。
先使用権の効力は、被告が本件出願前に実施していたＭⅡ５８８株を用いた製剤に係る実施形式に具現されていた技術的思想（発明）と同一性を失わない範囲内で、本件出願後に変更した実施形式であるＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株を有効成分とした技術思想にも及ぶというべきである。よって、先使用は成立する。
（原告の反論）
(一)主位的主張に対して
被告は、昭和四七年寄託したＭ５８８ないしＭⅡ５８８と同一の菌株を培養して得られる芽胞を有効成分として、右生菌製剤を、一貫して同一方法で製造し続けていると主張するが、右主張は、以下のとおり、根拠がない。すなわち、実験結果（乙三八号証の一、二）は、①菌の集落の形態、色調に関する記載に相互に矛盾があること、②バクテリオファージＫＭ１に対する菌の挙動に関する評価を誤っていること、③クロスストリーク法によるバクテリオファージＫＭ１感受性試験が技術水準の点で問題があること、④実験方法の選択を誤っていること、⑤被検対象とされている本件出願前の被告のミヤリサン製剤については、一〇年以上経過したものであり、第三者機関に寄託されていたものでもないから、適切なものか否か確認できないこと等の点で問題があるので、昭和四七年寄託したＭ５８８ないしＭⅡ５８８と同一の菌株を培養して得られる芽胞を有効成分として、右生菌製剤を、一貫して製造し続けているとの根拠になり得ない。かえって、乙三八号証の溶菌曲線を見ると、昭和四七年の寄託に係るＭ５８８は、現在の被告製剤からの分離菌株と、バクテリオファージＫＭ１に対する挙動において明らかに異なっている。
また、昭和五八年から五九年ころにかけて被告工場内で発生した培養異常の際に、被告がバクテリオファージＫＭ１耐性菌を用いたことがあり、この事態は昭和六一年に至るまで解消されなかった。この事実によれば、被告が昭和四七年に寄託して以降、今日に至るまで一貫してＭⅡ５８８株を使用してきたとの主張は成り立たないことになり、その意味でも、先使用の主張は根拠がない。
(二)予備的主張に対して
被告の予備的主張は、以下のとおり理由がない。
本件発明は、バクテリオファージＫＭ１によって純化されたＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１の純化培養物を有効成分とする整腸剤である。そもそも、ＭⅡ５８８株とＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株とは、同一でないのであるから、実施形式が同一の範囲内にあるとはいえず、右先使用の主張は成り立たない。被告がその主張の根拠とするバクテリオファージＫＭ１感受性菌と耐性菌の混合割合に関する各種実験はいずれも手法及び比率の算定方法において誤りがあり、到底採用できない。２職務発明に当たるか。
（被告の主張）
被告は、原告が在籍していた千葉大学の生物活性研究所に、被告の社員を受託研究員として出向させ、原告が宮入菌の代謝産物の研究をし、宮入菌の抗生物質耐性菌を得る研究をするに当たってその補助的な務めを果たさせたり、日本細菌学会等における宮入菌やバクテリオファージＫＭ１に関する各種の共同研究の発表に被告の研究員を参画させたり、原告が主宰する生物学療法研究会に多額の寄付をしたり、バンコクにおける国際学会に原告が出席するに当たり、旅費や滞在費を負担したり、本件特許権をはじめとする原告名義の国内外の特許出願に関する費用をすべて負担したりするなど各方面における資金的援助を行った。このような原告と被告の関係は、特許法三五条の立法趣旨に照らせば、同条における「使用者」と「従業員」との関係に該当し、右関係に基づいてした原告の発明は職務発明に該当し、これについて取得した本件特許権につき、被告は法定の通常実施権を有するというべきである。
（原告の反論）


従業者のした発明が職務発明となるためには、使用者と従業者との間に雇用関係が成立していなければならないが、原告は出願当時千葉大学の教授であって、被告と原告との間に民法上の雇用関係や労働法上の労使関係は存していない。特許法三五条の理念に照らしてみても、被告が原告等に提供した資金等の援助の事実をもって原告と被告との間に雇用関係が成立しているということはできない。さらに、被告の原告側への寄付は、原告個人に対してされたものではなく、千葉大学に対してされ、文部省科学研究補助金から配分されていたもので、本件発明は、その一部を使用してされた。受託研究員にしても、原告の研究室に入学していたのであって、研究補助員として原告に雇用されていたわけではない。被告主張のその余の点についても、本件発明とは何ら関係ない。
原告と被告らの間で締結された覚書（甲七号証）における、宮入菌の研究発展に向けた相互の協力という趣旨に照らしても、原告と被告との間に雇用関係が存在していたと解することはできない。
３本件特許権に無効事由が存在することにより、本訴請求は権利濫用に該当するといえるか。
（被告の主張）
(一)冒認出願
本件発明の実体は、酪酸菌Clostridiumbutyricum    MIYAIRI588菌株を溶菌するという性質を持つバクテリオファージＫＭ１を発見し、単離したという点にある。本件明細書の特許請求の範囲に、このバクテリオファージＫＭ１を用いれば、「酪酸菌の別異な迷入菌株の侵入の有無を確認できる」と記載されているように、バクテリオファージＫＭ１の発見が本件発明の中核である。ところで、バクテリオファージＫＭ１を発見したのは、原告ではなく、被告の社員である【Ｆ】（以下「【Ｆ】という」。）と【Ｇ】（以下「【Ｇ】」という。）である。しかし、原告は、【Ｆ】及び【Ｇ】らのバクテリオファージＫＭ１の発見という新しい知見を横取りし、被告から千葉大学が研究用として分与を受けていた宮入菌（ＭⅡ５８８株）をそのまま転用し、これにＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１という別の名称を付けてカムフラージュし、前記のとおり特許請求の範囲を記載し、微工研や国際寄託当局を欺罔して、新たに発見され、単離された菌株であると誤信させた上、本件特許権を取得した。原告は、本件発明の中核をなすバクテリオファージＫＭ１の真の発見者の一人である【Ｆ】からは、特許を受ける権利について、譲渡を受けることなく、また、【Ｇ】や日宝化学株式会社の【Ｈ】（以下「【Ｈ】」という。）からは、発明者の一員に加えることを承諾させることによって、彼らから特許を受ける権利の譲渡を受けたかのごとく装った。
さらに、本件出願については、原告が特許を受ける権利の譲渡を受けて単独の出願人となる代わりに、原告が本件特許権を取得した際には、後日被告に対して、右特許権に基づいて侵害訴訟を提起する等権利行使をしないことが黙示的に合意され、右合意に反して、原告が被告に対して権利行使した場合には、原告への特許を受ける権利を譲渡する旨の合意は当然に解除されるという解除条件が付与された。このことは、本件出願において、原告、【Ｇ】、【Ｈ】が共同発明者とされているにもかかわらず、原告のみが出願人となり、出願手数料は被告が負担していたことから窺える。そして、原告が本訴を提起したことにより、右解除条件は成就したから、原告は特許を受ける権利を失った。
以上の事情からすると、本件出願は冒認出願であり、特許法三八条に反するので、本件特許権は無効事由を有している。
(二)未完成発明
本件明細書の発明の詳細な説明欄には、本件整腸剤の有効成分は、ＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株であるが、同株は酪酸菌ＭⅡ５８８親株よりクローニングによりバクテリオファージＫＭ１に感受性のあるものを選択したものであると記載されている。
ところで、原告は、本件出願に際し、被告から研究用に分与を受けていたＭⅡ５８８株のアンプルに、ＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株のラベルを貼って、微工研に寄託した。ＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株を用いた整腸剤としての有効成分についての作用効果については、【Ｈ】が千葉大学の研究所へ受託研究員として出向していた当時にＭⅡ５８８株を用いて実験した際の実験結果の引き写しであって、ＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株に関するものとしては、実験等により確認したものはない。以上のとおり、本件発明は未完成発明であるので、本件特許権は、特許法二九条一項柱書に違反し、無効事由を有している。
(三)公知、刊行物公知、公然実施について
本件明細書の特許請求の範囲には、ＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株は、バクテリオファージＫＭ１に感染すると溶菌する感受性を有すると記載されている。しかし、その親株であるＭⅡ５８８株が、バクテリオファージＫＭ１に感染すると溶菌する感受性があることは、本件出願のされた昭和六一年一二月一一日に先立つ学会発表や刊行物等において既に公知となっていた。
また、特許請求の範囲には、ファージＫＭ１に感染すると、溶菌する感受性を有するＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株の純化培養物を有効成分とする整腸剤である旨記載されている。しかし、バクテリオファージＫＭ１に感染すると溶菌する感受性を有するＭⅡ５８８株のうちの少なくともスムーズ型を有効成分とする整腸剤は、本件出願前から、被告が製造、販売していたことからすると、本件発明は出願前から公然実施されていたといえる。
そうすると、本件特許権は、特許法二九条一項各号に該当し、無効事由を有している。
(四)特許法三六条四項違反
本件明細書の発明の詳細な説明の欄には、ＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株の菌体の純化培養物をいかにして得るかについて、親株ＭⅡ５８８からクローニングによりバクテリオファージＫＭ１に感受性のあるものを選択して得る旨記載されている。しかし、その具体的方法については、開示がなく、当業者が容易にその実施をすることができる程度にその発明の目的、構成、効果が記載されているとはいえない。したがって、本件特許権は、特許法三六条四項に違反し、無効事由を有している。
(五)進歩性の欠如


本件特許権に係る異議手続の中において、平成五年一月一一日付けの手続補正書により、本件整腸剤の有効成分について、「ＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株の菌体又は内生胞子」から「ＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株の菌体の純化培養物又はその純化培養物の培養で得られる内生胞子」へと補正された。右補正は、整腸剤の最も重要な要素である有効成分の内容を実質的に変更したものであるから、要旨変更に該当する。これにより、本件出願は右手続補正書を提出した時である平成五年一月一一日に繰り下がるから、結局本件発明は、昭和六三年六月一八日付公開公報により公知となり、右記載の公知の発明から容易に推考できることとなった。したがって、本件特許権は、進歩性を欠如する点で無効事由を有している。
（原告の反論）
(一)冒認出願について
発明者は発明の着想と実施確認を行った者を特定して決められるところ、【Ｆ】は発明の着想にも実施確認にも何らの貢献をしていない。仮に、【Ｆ】がバクテリオファージＫＭ１を発見したと解した場合であっても、そのことのみをもって【Ｆ】を本件発明の発明者であるということはできない。また、バクテリオファージＫＭ１は、そもそも本件出願前には公知であったのみならず、本件発明との関係では、バクテリオファージＫＭ１感受性を有する酪酸菌を得るための材料に過ぎない。したがって、右発見をもって、本件発明をしたことにはなり得ない。
よって、本件出願は冒認出願ではない。
(二)未完成発明について
ＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株とＭⅡ５８８株は、前者がバクテリオファージＫＭ１を指標にして純化されているのに対し、後者がそうではない点で異なる。バクテリオファージＫＭ１を指標にして純化された純化培養物であるＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株は公知ではなく、しかもこのような純化培養物を有効成分とする整腸剤は優れた整腸作用を有し、酪酸菌に属する毒素生産菌と区別できるという作用効果を有するので、本件発明は特許性がある。
また、被告の指摘する【Ｈ】らの実験については、原告が【Ｈ】らを指導しつつ自らも行ったので、その成績が一致するのは当然である。その際用いた菌は、ＭⅡ５８８株から誘導したＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株であったが名称の点で分類同定ができていなかったにすぎない。原告は、右実験を、本件発明に係るＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株に関する実験であると認識していた。ＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株の有効成分に関する作用効果も確認されていた。
したがって、本件発明は未完成発明ではない。
(三)公知、刊行物公知、公然実施について
バクテリオファージＫＭ１感受性菌を含んでいるということと、バクテリオファージＫＭ１で純化されているということとは別のことを意味する。後者について、これが公知であることを認めるに足りる資料はなく、ＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株の菌体の純化培養物を有効成分とする整腸剤は本件出願時には新規性を有していた。したがって、本件発明が公知、刊行物公知、公然実施であったとする被告の主張はいずれも理由がない。
(四)特許法三六条四項違反について
本件明細書の発明の詳細な説明欄には、ＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株は、ＭⅡ５８８株よりクローニングによりバクテリオファージＫＭ１に感受性のあるものを選択したものである旨記載され、当該技術分野における通常の知識を有する者であれば、何の困難を伴うこともなく本件発明の有効成分である当該純化培養物を得ることができる。本件特許権は、特許法三六条四項に違反するという、無効事由を有しない。
(五)進歩性の欠如について
本件発明の有効成分であるＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株の菌体の純化培養物は出願当初の明細書に開示されているので、当該補正は要旨変更には該当しない。すなわち、出願当初の明細書には、「本発明はバクテリオファージＫＭ１で規定される酪酸菌〔クロストリジウム・ブチリクム〕ＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株の菌体又は内生胞子・・・を有効成分とすることを特徴とする・・・整腸剤を要旨とする。なお、ここで『バクテリオファージＫＭ１で規定される』とは、この酪酸菌ＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株がバクテリオファージＫＭ１に感染され且つ溶菌される感受性を有することを意味する。」「本発明で用いられる酪酸菌ＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株は酪酸菌ＭⅡ５８８親株（微工研菌寄七七六五号）よりクローニングによりバクテリオファージＫＭ１に感受性のあるものを選択したものである。」と記載され、ＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株はバクテリオファージＫＭ１に感受性のあるものを選択したものであることが明確に定義されているのであるから、当該補正は要旨変更には当たらない。本件特許権は、進歩性を欠如した無効事由を有するものではない。４本訴請求は、原・被告間の合意に反してされた点で、権利濫用ないし信義則違反に当たるか。
（被告の主張）
前記３(一)のとおり、本件出願に際し、原告は特許を受ける権利の譲渡を受けて単独の出願人となる代わりに、原告が本件特許権を取得した際には、後日被告に対して、右特許権に基づいて侵害訴訟を提起する等権利行使をしないことが黙示的に合意されていた。また、被告は、原告が本件発明に先立ってされた寄託に利用した菌株の正当な保有者であり、原告を信頼して好意的に、右菌株を分与した。しかも、バクテリオファージＫＭ１の発見者である【Ｆ】及び【Ｇ】は、現在、被告に勤務している。さらに、被告及びその業務提携先の日宝化学株式会社は、原告のために、研究資料、人的スタッフ、実験環境及び資金、出願手数料、菌株の寄託手数料のほとんどすべてを負担し、千葉大学に対する寄託研究費の寄付を行っていた。右の事情を考慮すると、原告の被告に対する本訴請求は、権利の濫用ないし信義則違反に該当し、許されない。


なお、昭和六二年一二月、原告、被告及び日宝化学株式会社との間で、宮入菌の研究発展に関する覚書が合意され、宮入菌に関する発明につき、原告が特許権等を有し、被告が対価を支払って専用実施権の設定を受け、付帯条項として被告が出願のための費用を負担することとされていた。しかし、右の対価の具体的な定めがまとまらず、被告からの出願費用負担の履行がされなかったために、原告が右合意を解除した経緯があるが、右解除の意思表示があっても、なお、特許権の取得に当たって締結された原、被告間の黙示の合意まで、当然に効力が失われるものではない。
（原告の反論）
原告、被告及び日宝化学株式会社との覚書には、共同して発明の権利を維持、防御する旨の規定があるにもかかわらず、被告は、これに反して、本件出願手続において、異議申立てをし、特許成立の阻止を図った。被告が、右異議申立ての際に示された、本件発明の特許性に影響を与える公知文献を発見したのであれば、被告は、覚書の右規定の趣旨に沿って原告に協力すべきであったにもかかわらず、そうしなかった以上、被告は本件特許権に関する全権利を放棄したというべきである。仮に、被告に本件発明に関する権利が残存しているとしても、被告は原告に対し、本件特許権の実施に関し、対価を支払う義務が生じているにもかかわらず、右義務を履行しなかった。右経緯を考慮するならば、本件請求は権利濫用に当たらない。
〔反訴請求〕
５原告の本訴請求は不法行為を構成するか。
（被告の主張）
原告は、被告から分与を受けたＭⅡ５８８株について、ＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株として寄託した上で、本件特許権を取得した。原告は、前記１ないし２記載のとおり、被告に先使用等による通常実施権が成立することを知りながら、また、本件特許権に前記３記載の無効事由があることを知りながら、さらに、前記４記載のとおり、権利の濫用ないし信義則違反に該当する事情がありながら、あえて被告に対して訴えを提起した。
以上の事情によれば、原告が被告に対して本件訴えを提起した行為は、不法行為に該当する。
（原告の反論）
本件発明について被告に先使用等による通常実施権が成立しないことは前記１ないし２記載のとおりであり、本件特許権に無効事由がないことは前記３記載のとおりであり、原告の本訴請求が権利濫用ないし信義則違反にならないことは前記４記載のとおりである。
原告は、被告に対し、原告と被告らの間で締結された覚書を遵守するように何度も求めたにもかかわらず、被告がこれに応じず、かつ、被告製剤が本件発明の技術的範囲に属するにもかかわらず被告はこれを否定するという態度を採り続けた。原告は、本件出願後の被告製剤が本件特許権を侵害しているとの確信を持っていたのであり、このような正当な特許権の行使が不法行為と評価されることはない。６被告の被った損害額はいくらか。
（被告の主張）
被告が被った損害額は、金四四〇二万五〇〇〇円であり、その内訳は以下のとおりである。反訴請求は一部請求である。
(一)弁護士費用及び弁理士費用（成功報酬を含む。）      合計三〇〇〇万円(二)本訴応訴のために要した諸費用                    四〇二万五〇〇〇円(三)名誉毀損による無形損害                                一〇〇〇万円被告の代表取締役社長であった【Ｉ】は、本件訴訟提起を契機として株主代表訴訟を提起されるなどして、心労により死亡した。同社長の苦痛は法人そのものの苦痛である。また、本件訴訟提起により長年にわたり国民に親しまれてきたミヤリサンの信用が落ちた。
（原告の反論）
(三)について否認し、その余は不知。
第三争点に対する判断
〔本訴請求について〕
一先使用の成否
１被告の主張に係る先使用の成否について検討する（なお、被告製剤が、本件発明の構成要件のすべてを充足することについては当事者間に争いがない。）。被告は、本件出願日である昭和六一年一二月一一日より前から、昭和四七年に寄託したＭ５８８ないしＭⅡ５８８と同一の菌株を培養して得られる芽胞を有効成分とした生菌製剤を、一貫して同一方法で製造し続けているので、先使用が成立する旨主張する。まず、この点について判断する。
証拠（甲三、九、乙一二、一三、二一、三七の一ないし三、三八の二、四一、四三ないし四六、五〇の五及び六、六六、七六の二の三、七七ないし七九）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
(一)被告は、昭和一五年以来一貫して、宮入菌を用いた製薬を製造、販売していた。被告は、昭和四三年一〇月三日にミヤＢＭ細粒について、昭和四五年三月三一日にミヤＢＭ錠について、昭和六一年三月二四日に強ミヤリサン錠について、いずれも製造承認を受けて製造していた。
(二)被告は、昭和四七年五月一六日、宮入菌を、微工研に、微工研菌寄第一四六七号（微工研菌寄P-1467）として寄託した。さらに、被告は、国際寄託当局に寄託し、受託番号微工研条寄第二七八九（国際寄託BP-2789）、微生物の表示をClostridiumbutyricum    MIYAIRI588として受託された（以下「元菌株BP-2789」ということがある。）。被告は、これ以後今日に至るまで、五年ごとに右宮入菌の継代培養を行って、保存管理を継続している。元菌株BP-2789は、昭和三〇年代に大正製薬が酪酸菌の開発を開始し、同社の酪酸菌と区別するため、元菌株BP-2789が糖分解のパターンのⅡ型に属していたことから、被告において、元菌株BP-2789を「ＭⅡ５８８株」と表示するようになった。以後の被告の製造に係る製剤には、ＭⅡ５８８株が用いられている。


(三)ところで、昭和五八年ころから五九年ころに掛けて、被告製剤の原末製造中に、その詳細は不明であるが、ＭⅡ５８８株と異なる菌（以下「ラフ型菌」ということがある。）が混入し、ＭⅡ５８８株（ラフ型と区別するためスムース型ということがある。）を培養できない事態が生じた。被告は、その原因を解明するべく調査を行った結果、昭和五九年一一月ころ、ＭⅡ５８８株を溶菌するバクテリオファージＫＭ１の存在を確認し、このバクテリオファージＫＭ１により宮入菌が溶菌されたため、ＭⅡ５８８株スムース型が培養できなくなり、逆にバクテリオファージＫＭ１に対して非感受性を有するラフ型菌が増殖することを確認した。(四)被告はその解決手段として培養タンクの洗浄を含めた改修作業を昭和六〇年五月下旬から同年七月上旬ころまで実施した結果、同年一一月には培養工程が正常化したことが確認された。もっとも、被告は、一時的に、バクテリオファージＫＭ１耐性菌を用いて、製剤を製造したことがあった。そして、被告は、昭和六一年初頭には、ＭⅡ５８８株の菌株を培養して得られる芽胞を有効成分とした生菌製剤の製造を再開し、現在に至っている。
(五)後記二１(一)に記載するとおり、「被告が、本件出願日である昭和六一年一二月一一日より前である昭和六一年一二月八日に製造したことが明らかな強ミヤリサン錠（02N121製剤）から分離した菌株」と、「被告が、現在製造している被告製剤と同一と解される菌株」すなわち「①ミヤＢＭ錠（平成七年一月三一日製造、製造番号03W011）、②ミヤＢＭ細粒（平成七年二月二一日製造、製造番号18W022）、③強ミヤリサン錠（平成七年二月二一日製造、製造番号03W021）から分離した各菌株」とを対比すると、菌株はすべて、形態学的特徴、生化学的特徴、バクテリオファージＫＭ１に対し感受性があり溶菌することにおいて、いずれも区別することができない。
２以上認定した事実によれば、被告は、本件出願日である昭和六一年一二月一一日より前から、昭和四七年寄託したＭ５８８ないしＭⅡ５８８と同一の菌株を培養して得られる芽胞を有効成分とした生菌製剤を、一貫して同一方法で製造し続けていることが認められ、これを覆すに足りる証拠はない。もっとも、昭和五八年ころから昭和五九年ころまでの被告工場内の培養工程における、いわゆるラフ型菌の発生及びいわゆるスムース型菌の不発生という不測の事故を契機として、遅くとも昭和六一年初頭ころまでバクテリオファージＫＭ１耐性菌を製剤に用いたことがあったが、これらは暫定的な措置に過ぎず、昭和六〇年五月下旬ないし七月上旬に掛けて培養タンクが洗浄されて以後（遅くとも昭和六一年初頭以降）は、純粋な感受性菌ＭⅡ５８８株を用いて、被告製剤を製造していたのであるから、同事実は、被告が出願日以前から現在まで、同一菌株を培養して製剤を製造、販売しているとの認定に消長を来すものではない。そうすると、その余の点につき判断するまでもなく、被告は、本件特許権について、先使用に基づく通常実施権を有することになり、原告の被告に対する請求は理由がないことになる。
二権利濫用の有無
１以上のとおり、被告製剤を製造、販売する被告の行為は、先使用に基づく通常実施権による適法な行為であり、その余の点を判断するまでもなく原告の請求は理由がないことになるが、当裁判所は、本件特許権が無効事由等を有していることにより、原告の請求が権利濫用に該当するか否かについても、念のため、以下検討する。
証拠（甲一の一、二、乙一八ないし二〇、二四、三八の一、二、五四、五五、六三、七五の一、二）によれば、以下の事実を認めることができ、これを覆すに足りる証拠はない。
(一)本件明細書の特許請求の範囲には、バクテリオファージＫＭ１に感染すると溶菌する感受性を有する酪酸菌〔クロストリジウムブチリクム（Clostridiumbutyricum）〕ＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株の菌体の純化培養物、又はその純化培養物の培養で得られる内生胞子を有効成分とすることを特徴とする、バクテリオファージＫＭ１感受性試験により酪酸菌の別異な迷入菌株の侵入の有無を確認できる安全性をもち且つ投与後の消化管内の定着、生息による整腸作用を確認できる特性をもつ細菌性食中毒の予防及び治療作用を有する整腸剤と記載されている。また、本件明細書における「発明の詳細な説明」八欄三一行ないし三五行には、本件発明におけるＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株は、親株であるP-7765のＭⅡ５８８株からクローニングによりバクテリオファージＫＭ１に感受性のあるものを選択したものであると記載されている。
ところで、原告は、被告から分与を受けていたＭⅡ５８８株につき、これを有効成分とした抗腫瘍剤について昭和五九年八月二三日特許出願したが、これに先立つ同月三日、酪酸菌ＭⅡ５８８を微工研に寄託した（微工研菌寄第七七六五号＝FERMP-7765。以下「P-7765」ないし「親株P-7765」ということがある。）。また、特許請求の範囲記載のＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株については、本件出願に先立つ昭和六一年一二月五日に、微工研に、ＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１として寄託され（微工研菌寄第九〇七〇号）、さらに酪酸菌（Clostridiumbutyricum）ＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１として国際寄託に移管された（微工研条寄第一六一二号＝FERMBP-1612。以下「BP-1612」ということがある。）。
(二)実験結果（乙三八号証の二）を詳細に検討すると、「被告が、本件出願日である昭和六一年一二月一一日より前である昭和六一年一二月八日に製造したことが明らかな強ミヤリサン錠（02N121製剤）から分離した菌株」と、「ＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株」とは、形態学的特徴及び生化学的特徴において一致し、また、バクテリオファージＫＭ１に対する挙動（感受性）において、区別することができないことが明らかである。


右実験の内容及び結果は、以下のとおりである。すなわち、右実験においては、①BP-2789（被告の寄託に係るＭⅡ５８８株）、②P-7765（原告の寄託に係るＭⅡ５８８株）、③BP-1612（ＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株）、④ミヤＢＭ錠（昭和六〇年七月三日製造（製造番号5M71）及び平成七年一月三一日製造（製造番号03W011））、ミヤＢＭ細粒（平成七年二月二一日製造（製造番号18W022））、強ミヤリサン錠（昭和六一年一二月八日（02N121製剤）及び平成七年二月二一日製造（製造番号03W021））の五つの被告製剤から分離した各菌株、さらに⑤対照用として岐阜大学医学部附属嫌気性菌実験施設に保存されているClostridiumbutyricumATCC-19398を使用して、各菌株の同定、それらの形態学的、生理生化学的性状、及びバクテリオファージＫＭ１に対する挙動を比較する実験を行った。この結果は、以下のとおりである。
(1)五％馬脱繊血加変法ＧＡＭ寒天培地上で行われた各菌株の集落形態を観察したところ、平板上で、各菌株はいずれも酪酸菌に特徴的な白色でスムース型の集落を形成しており、菌や芽胞（内生胞子）には同一の形態学的特徴が認められた。糖分解試験及び生理生化学的性状試験の結果によると、ATCC-19398菌株以外は、すべて同一の生化学的性状を有するものとされた。
(2)そして、各平板に接種し、生じた一〇〇個ずつの集落を任意に選択して、これに対して、クロスストリーク法（白金耳でファージ液をプレート上に引き、それが乾いてから菌液をファージと直交するように引いて、交差部分の溶菌を見る方法。乙六の六）によるバクテリオファージＫＭ１感受性試験を実施した結果、クロスストリーク法により、バクテリオファージＫＭ１非感受性標準株ATCC-19398以外は、すべての集落においてバクテリオファージＫＭ１感受性を示すことが明らかになった。
(3)各試験菌株及びATCC-19398につき、任意に三個ずつの集落（A-1～I-3）を選出し、各サンプル名が不明になるように盲検化して継代培養し、各集落についてクロスストリーク法によるバクテリオファージＫＭ１感受性試験を行ったところ、ATCC-19398に相当するC-1～C-3株のみバクテリオファージＫＭ１に耐性であり、他はすべてバクテリオファージＫＭ１感受性を示し、増殖阻止形態も同一で全く区別がつかなかった。
(4)盲検化された菌株から、各一株（A-2～I-2及び例外的な集落形態のD-3：BP-2789）を選択し、バクテリオファージＫＭ１が各菌株の増殖へ与える影響を濁度により比較した（溶菌曲線）結果、ATCC-19398に相当するC-2株のみバクテリオファージＫＭ１添加後も増殖を続けたが、それ以外の菌株はバクテリオファージＫＭ１感染後三〇ないし四〇分後に増殖が停止した後、ＯＤ値（濁度：各菌株が対数増殖期初期に当たる600nmにおける濁度。OD600と示されている。）が〇・一ないし〇・二まで低下し、その後上昇した（菌体が完全に溶菌しないため、ＯＤ値が０まで低下するものはなかった。）。
(5)濁度の実験で用いた一〇の菌株を10７cells塗抹した後、中央部にバクテリオファージＫＭ１を塗抹し、嫌気培養すると、C-2株以外のすべての菌株で中央部にバクテリオファージＫＭ１による巨大な溶菌斑が生じ、その中に耐性株の集落が数個から数百個観察された。
さらに、得られた集落に対してクロスストリーク法によるバクテリオファージＫＭ１感受性試験を行ったところ、バクテリオファージＫＭ１に対する耐性化が生じていることが確認された。
(6)なお、採用されたクロスストリーク法については、実験の性格上、白金耳に付着したすべての菌体がバクテリオファージＫＭ１と接触する保証はないため、バクテリオファージＫＭ１の線と交差後も感受性菌による集落が散見されたこと、また実験者によって被検菌の阻止の様子が異なることも確認された。(三)以上のとおり、実験結果（乙三八号証の二）によれば、C-2株（ATCC-19398）以外の菌株はすべて、形態学的特徴、生化学的特徴、バクテリオファージＫＭ１に対する挙動（感受性があり溶菌すること）において、いずれも区別ができないことが明らかである。そうすると、「BP-1612（ＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株）」と「昭和六一年一二月一一日より前である昭和六一年一二月八日に製造したことが明らかな02N121製剤から分離したＭⅡ５８８株」とは、形態学的特徴及び生化学的特徴において一致するということができ、さらにバクテリオファージＫＭ１に対する挙動（感受性）、すなわち、バクテリオファージＫＭ１によって溶菌するという点でも、区別することができない。
なお、原告は、乙三八号証の二（(5)の実験）において、被告の昭和四七年寄託に係る元菌株BP-2789のＭⅡ５８８株のみが耐性菌の出現の数が多く、被告が本件出願後に製造した製剤からの分離菌よりも耐性菌の数が多いことを根拠として、現在の被告製剤と元菌株BP-2789とは異なる菌株であると主張する。しかし、前記のとおり、クロスストリーク法によるバクテリオファージ感受性に関する実験では、その差を見出すことができないのであり、原告の主張は採用できない。(四)次に、本件発明における「ＭⅡ５８８－Ｓｅｎｓ１株」と「ＭⅡ５８８株」の異同に関して実施したその他の実験について吟味する。
(1)甲一三号証について