(2)　被告は，「せん孔間隔長（Ｄ１，Ｄ２）」と「破壊半径」とが全く無関係だとすれば，破壊岩盤体積（Ⅴ）を，Ｄ１×Ｄ２×Ｗの式で求めること自体が無意味になる旨主張するが，本願発明が，安全装薬量Ｌの値を算定する発明であって，破壊岩盤体積を求める発明ではないことは，上記１(3)のとおりである。また，被告は，上記の式（Ⅴ＝Ｄ１×Ｄ２×Ｗ）によって破壊岩盤体積を算定すると，例えば（Ｄ１＝Ｄ２）＞２Ｗのように，「せん孔間隔長（Ｄ１，Ｄ２）」が極端に大きな値でない限り，互いに隣接する破壊形状の重なり合う部分を重複して算定することになると主張しているが，本願発明は，Ｄ１，Ｄ２，Ｗと安全係数ｋの値から安全装薬量Ｌの値を算定する発明であって，破壊岩盤体積を求める発明でないことは上記のとおりである。
さらに，本願発明は，ハウザーの公式で使用されている発破係数ｃの値よりも小さな値である安全係数ｋを用いているので，危険な発破になることはない。そもそも，本願発明は，Ｄ１＝Ｄ２＞Ｗのとき，Ｖ＝Ｄ１×Ｄ２×Ｗとする発破が不可能であるとの知見に基づくものであって，ハウザーの公式を前提とする従来技術に誤りがあることを前提に，これとは異なる方法で安全装薬量Ｌの値の算定を行おうとするものであるから，従来技術を前提にした被告の一連の主張は，当を得たものではないというべきである。
第４　被告の反論
審決の認定判断は正当であり，原告の取消事由の主張はいずれも理由がない。１　取消事由１（旧３６条５項所定の明細書の記載要件に関する判断の誤り）に
ついて
(1)　本願発明に基づいて，「（Ｄ１＝Ｄ２）＞Ｗの場合」における，「破壊岩盤体積Ｖ」と，当該破壊岩盤体積Ｖを実現するための「安全装薬量Ｌ」を求めると，以下のとおりになる。
まず，破壊岩盤体積については，請求項１の記載によれば，「Ｖ：破壊岩盤体積（Ｄ１×Ｄ２×Ｗ）」と定義されているから，「（Ｄ１＝Ｄ２）＞Ｗの場合」の破壊岩盤体積Ｖは，当然，Ｗ３よりも大となる。次に，上記の場合の装薬量についてみると，請求項１の記載によれば，「（Ｄ１＝Ｄ２）＞Ｗの場合には，（Ｄ１＝Ｄ２）＝Ｗの値に換算して，安全装薬量Ｌを算定する」としているから，（Ｄ１＝Ｄ２）＞Ｗの場合の安全装薬量Ｌは，式（Ｌ＝ｋＷ３）によって求めることにな
る。
一方，「Ｄ１＝Ｄ２＝Ｗの場合」の安全装薬量Ｌも，同様に，式（Ｌ＝ｋＷ３）によって求めるが，この場合の破壊岩盤体積Ｖ，すなわち，Ｄ１×Ｄ２×Ｗ
は，当然，Ｗ
３に等しくなる。
以上によれば，本願発明では，同一の装薬量（Ｌ＝ｋＷ３）によって破壊さ
れる岩盤の体積Ｖが，あるときはＷ
３よりも大であったり，またあるときはＷ３に等
しかったりすることになり，これは明らかに不合理である。そうすると，本件補正によって「Ｄ１，Ｄ２」を「せん孔間隔長」と定義しても，当該「せん孔間隔長」を基に決定されるはずの「破壊岩盤体積と装薬量との関係」が明確になったということはできず，ひいては，「Ｄ１，Ｄ２」の内容も明確になったということはできない。
(2)　これに対し，原告は，本願発明は，破壊岩盤体積を求める方法ではなく，安全装薬量Ｌの値を算定する方法に関する発明であるから，実際に破壊される岩盤の体積は，本願発明とは何ら関係がない旨主張する。
しかしながら，本願発明が安全装薬量を算定する方法に関するものであるとしても，安全装薬量を算定する基本的な目的は，所望の破壊岩盤体積を得るためにほかならないのであり，また，発破作業における安全性の問題だけを考えても，破壊岩盤体積がどのようになるかという点が，極めて重要な意味を持つことは明らかであって，破壊岩盤体積を考慮しない装薬量の算定方法など，技術的に無意味なものである。
(3)　以上によれば，本件補正によっても，本件明細書の特許請求の範囲の【請求項１】の記載は，依然として，発明の構成に欠くことがないできない事項が明確であるということができず，本件出願は，旧３６条５項に規定する要件を満たしていないとした審決の判断に誤りはない。
２　取消事由２（旧３６条４項所定の明細書の記載要件に関する判断の誤り）に
ついて
(1)　本件補正によっても，やはり，「Ｄ１，Ｄ２」の意味が明確になったということができないことは，上記１(1)のとおりである。そして，「せん孔間隔長」（Ｄ１，Ｄ２）と「破壊半径」とが全く無関係だとすれば，破壊岩盤体積（Ｖ）を，Ｄ１×Ｄ２×Ｗの式で求めること自体が無意味になる。
(2)　また，「せん孔間隔長」を規定する以上，一つの「せん孔」の前後や左右に他の「せん孔」が設けられることになるが，このような複数箇所にせん孔して爆薬を仕掛ける発破において，上記の式（Ｖ＝Ｄ１×Ｄ２×Ｗ）によって破壊岩盤体積を算定すると，例えば，（Ｄ１＝Ｄ２）＞２Ｗのように，「せん孔間隔長」（Ｄ１，Ｄ２）が極端に大きな値でない限り，互いに隣接する破壊形状の重なり合う部分を重複して算定することになる。しかも，上記の「重なり合う部分」は，隣接するせん孔が一つだけの場合と，前後や左右に複数設けられる場合とで，その重複の箇所や状態が異なる。
そうすると，結局，本願発明においては，装薬量算定の基準となる破壊岩盤体積（Ｖ）自体が明確に求められないことになるから，当該明確でない破壊岩盤体積（Ｖ）に基づいて，適切な装薬量を求めることができないのは明らかである。ここで，破壊岩盤体積を考慮しない装薬量の算定方法など，技術的に無意味なものであることは，上記１(2)のとおりである。


(3)　以上によれば，本件補正によっても，本件明細書の発明の詳細な説明には，当業者が容易に実施することができる程度に，その発明の目的，構成及び効果を記載しているということができず，本件出願は，旧３６条４項に規定する要件を満たしていないとした審決の判断に誤りはない。
(4)　なお，原告は，安全係数ｋが，ハウザーの公式における発破係数ｃとは本質的に異なる独自の意味を持つものであるかのように主張する。しかしながら，（Ｄ１＝Ｄ２）＞Ｗの場合に，（Ｄl＝Ｄ２）の値をＷに換算して，装薬量Ｌの値を（Ｌ＝ｋＷ３）によって決定するのであれば，それは，（Ｄ１＝Ｄ２）＝Ｗとなる発破を行うことにほかならず，その場合の装薬量は，周知の
ハウザーの公式（Ｌ＝ｃＷ
３）自体から，直ちに導かれるものにすぎない。また，（Ｄ１＝Ｄ２）＜Ｗの場合に，安全装薬量Ｌの値をＬ＝ｋ×Ｖの式で算定すれば，ハウザーの公式から導かれるものよりも少ない装薬量で発破をすることになるから，これが「安全」であることは従来技術においてよく知られていたことである。この点について，原告は，本願発明は，Ｄ１＝Ｄ２＞Ｗのとき，Ｖ＝Ｄ１×Ｄ２×Ｗとする発破が不可能であるとの知見に基づくものであって，ハウザーの公式を前提とする従来技術に誤りがあることを前提に，これとは異なる方法で安全装薬量Ｌの値の算定を行おうとするものである旨主張する。しかしながら，仮に，当該知見が正当であるとしても，本願発明は，（Ｄ１＝Ｄ２）＝Ｗの場合及び（Ｄ１＝Ｄ２）＜Ｗはもとより，（Ｄ１＝Ｄ２）＞Ｗの場合においても，従来から安全であるとされてきたハウザーの公式（Ｌ＝ｃＷ３）に従った範囲内の装薬量で発破を行うだけのことであるから，これに新規性を認めることはできないというべきである。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由２（旧３６条４項所定の明細書の記載要件に関する判断の誤り）に
ついて
(1)　本件出願において，「本願発明（請求項１）では，『Ｖ：破壊岩盤体積，Ｖ＝Ｄ１×Ｄ２×Ｗ』としているが・・・図２，図３に示されるような破壊形状（注，隣接する破壊形状が重なり合う形状）になるとすれば，上記の式（Ｖ＝Ｄ１×Ｄ２×Ｗ）による算定では，互いに隣接する破壊形状が重なり合う部分の体積を重複して算定することになるから，『破壊岩盤体積』（Ｖ）が過剰に見積もられる結果につながり，『Ｌ：装薬量，Ｌ＝ｋ×Ｖ』という計算に基づいては適切な装薬量を求めることはできないと考えられる。また，このことは，発明の詳細な説明をみても同様である。したがって，発明の詳細な説明には，当業者が容易に実施することができる程度に，その発明の目的，構成及び効果を記載していると認めることができない」（審決謄本４頁下から第４段落～下から第３段落）旨の旧３６条４項違反を理由とする拒絶理由が通知されたことは，当事者間に争いがない。審決は，上記の点につき，「『せん孔間隔長（Ｄ１，Ｄ２）』が『隣接する他の穿孔によって強制的に作られる破壊半径』を意味することになるか否か，すなわち，上記の図２，図３において実線で示される破壊形状の実現が可能か否かが不明である以上，破壊岩盤体積Ⅴを求めるための式，Ⅴ＝Ｄ１×Ｄ２×Ｗによっては破壊岩盤体積の算定が不可能とならざるをえず，破壊岩盤体積Ⅴの算定が不可能であれば，どのような安全係数（ｋ）を設定するにしても，『Ｌ：装薬量，Ｌ＝ｋ×Ｖ』という計算に基づいて，適切な装薬量を求めることもできないのは明らかである」（同８頁第３段落）とした上で，「本願明細書（注，本件明細書）の記載には依然として不備があり，本願（注，本件出願）は，特許法（平成６年改正前）第３６条第４項（注，旧３６条４項）・・・に規定する要件を満たしていないことを理由として，拒絶されるべきものである」（同頁下から第２段落）と判断した。これに対し，原告は，本件補正によって「Ｄ１，Ｄ２」を「せん孔間隔長」と定義した結果，上記拒絶理由は解消された旨主張するので，以下，検討する。
(2)　本件補正に係る本件明細書（以下，単に「本件明細書」という。甲２，７）の発明の詳細な説明には，本願発明における安全係数ｋの技術的意義について，以下のような記載がある。
ア　「本願発明者は，Ⅴ＝Ｗ
３，すなわち，Ｒ／Ｗ＝１の条件下におけるＬ／
Vを真正の発破係数ｃと位置づける一方，破壊岩盤体積Ⅴが，Ⅴ＝Ｗ
３，すなわちＲ
／Ｗ＝１の場合ばかりでなく，Ⅴ≠Ｗ
３すなわちＲ／Ｗ≠１をも含む場合における発
破係数，つまり，通説における発破係数を前記真正の発破係数ｃと区別して，安全係数ｋと命名した」（段落【００１１】，【発明が解決しようとする課題】）
イ　「１自由面における集中装薬爆破において，
Ｗ：装薬の表面と自由面との間の最短距離（最小抵抗線）
Ｄ１，Ｄ２：せん孔間隔長
ただし，Ｄ１＝Ｄ２
Ｖ：破壊岩盤体積（Ｄ１×Ｄ２×Ｗ）
Ｌ：装薬量（ｋ×Ｖ）
ｋ：破壊岩盤単位（Ｌ／Ｖ）または安全係数としたとき，（Ｄ１＝Ｄ２）＝Ｗ及び（Ｄ１＝Ｄ２）＜Ｗの場合に，安全装薬量Ｌの値
をＬ＝ｋ×Ｖで算定し，
（Ｄ１＝Ｄ２）＞Ｗの場合には，（Ｄ１＝Ｄ２）＝Ｗの値に換算して，安全装薬量Ｌを算定する」（段落【００１４】〔注，本件補正に係る手続補正書（甲２）の該当箇所には段落【００１３】とあるが，段落【００１４】の誤記と認める。〕，【課題を解決するための手段】）


ウ　「安全係数ｋの安全範囲は，０．２５～０．４５である。」（段落【００１８】，同）
エ　「本発明では，飛石の生じない安全爆破をもたらす基本単位を最小抵抗線Ｗとし，その最小抵抗線を含む破壊岩盤体積Ｖと安全係数ｋ（通常０．２５～０．４５）との積をもって安全装薬量Ｌと定めた」（段落【００２７】，【発明の効果】）
しかしながら，以上の記載によっては，安全係数ｋの技術的意義，特に，安全範囲とされる０．２５～０．４５との数値が，どのようにして導き出されたのか，その技術的な根拠は不明であるというほかはない。(3)　他方，本件明細書の発明の詳細な説明には，本願発明に対応する実施例につ
いて，
「１自由面（Ｇ）における集中装薬爆破の場合（図３参照）
基本式　破壊岩盤体積Ｖ＝Ｄ１×Ｄ２×Ｗ
ただしＤ１＝Ｄ２
装薬量Ｌ＝ｋ×Ｖ
安全係数ｋ＝Ｌ／Ｖ＝（０．２５～０．４５）
において，
（Ｄ１＝Ｄ２）＝Ｗの場合における安全装薬量Ｌは，
例えば，Ｄ１＝Ｄ２＝Ｗ＝２．１ｍとすれば，
Ｖ＝２．１×２．１×２．１＝９．２６ｍ３
Ｌ＝（０．２５～０．４５）×９．２６＝（２．３２～４．１７）ｋｇ
となり，
（Ｄ１＝Ｄ２）＜Ｗの場合における安全装薬量Ｌは，
例えば，Ｄ１＝Ｄ２＝１．５ｍ，Ｗ＝２．１ｍとすれば，
Ｖ＝１．５×１．５×２．１＝４．７３ｍ３
Ｌ＝（０．２５～０．４５）×４．７３＝（１．１８～２．１３）ｋｇ
となり，
（Ｄ１＝Ｄ２）＞Ｗの場合における安全装薬量Ｌは，
例えば，Ｄ１＝Ｄ２＝３．１ｍ，Ｗ＝２．１ｍとすれば，
Ｄ１＝Ｄ２＝Ｗ＝２．１ｍの場合に換算して，
Ｖ＝２．１×２．１×２．１＝９．２６ｍ３
Ｌ＝（０．２５～０．４５）×９．２６＝（２．３２～４．１７）ｋｇ
となる」（段落【００１９】）
との記載があり，これに対する評価として，
「そこで，
（Ｄ１＝Ｄ２）＝Ｗの場合における安全係数ｋを検討してみると，例えば，Ｄ１＝Ｄ２＝Ｗ＝２．１ｍ，Ｌ＝４．１７ｋｇとすれば，
Ｖ＝２．１×２．１×２．１＝９．２６ｍ３
ｋ＝４．１７／９．２６＝０．４５ｋｇ／ｍ３
となり，安全範囲内において最強の破壊が得られ，作業効率最高と評価し得る。
次に，
（Ｄ１＝Ｄ２）＜Ｗの場合における安全係数ｋを検討してみると，例えば，Ｄ１＝Ｄ２＝１．５ｍ，Ｗ＝２．１ｍ，Ｌ＝０．９５ｋｇと
すれば，
Ｖ＝１．５×１．５×２．１＝４．７３ｍ３
ｋ＝０．９５／４．７３＝０．２０ｋｇ／ｍ３
となり，破壊が弱過ぎて能率が悪いという結論となる。
更に，
（Ｄ１＝Ｄ２）＞Ｗの場合における安全係数ｋを検討してみると，例えば，Ｄ１＝Ｄ２＝３．１ｍ，Ｗ＝２．１ｍ，Ｌ＝２．７８ｋｇと
すれば，
Ｄ１＝Ｄ２＝Ｗ＝２．１ｍの場合に換算して，
Ｖ＝２．１×２．１×２．１＝９．２６ｍ３
ｋ＝２．７８／９．２６＝０．３０ｋｇ／ｍ３
となり，安全範囲内における中位置と評価し得る」（段落【００２０】）と記載されている。
そこで，以下，実施例に関する上記各記載の技術的意義について検討する。
ア　（Ｄ１＝Ｄ２）＝Ｗの場合について
該当部分の記載は，あらかじめ０．２５～０．４５の範囲に定められた安全係数ｋのうち，最大の安全係数ｋである０．４５を，破壊岩盤体積Ｖの値を一定（９．２６ｍ３）とした上で装薬量Ｌ＝ｋ×Ｖの式に代入して安全装薬量を算定し，さらに，こうして算定された安全装薬量４．１７ｋｇを，逆に安全係数ｋ＝Ｌ／Ｖの式に代入したものであると見ることができる。このような作業は，単に，計算式を逆算したにすぎず，逆算して得られた安全係数ｋが，あらかじめ定められた安全範囲の最大のものとなることは当然であって，このような結果から何らかの技術的評価が生じる余地はない。したがって，この場合に関する「安全範囲内において最強の破壊が得られ，作業効率最高と評価し得る」との評価的な記載は，安全係数ｋの技術的意義に関する記載としては，格別の意味を持たないものである。
イ　（Ｄ１＝Ｄ２）＜Ｗの場合について
該当部分の記載は，あらかじめ０．２５～０．４５の範囲に定められた安全係数ｋの上限と下限の値を，破壊岩盤体積Ｖの値を一定（４．７３ｍ３）とした上で装薬量Ｌ＝ｋ×Ｖの式に代入して安全装薬量を算定し，さらに，こうして算定された安全装薬量である１．１８～２．１３ｋｇの範囲よりも小さい値である装薬量０．９５ｋｇを，逆に安全係数ｋ＝Ｌ／Ｖの式に代入したものであると見ることができる。こうした作業は，単に，計算式を逆算したにすぎず，逆算して得られた安全係数ｋが，あらかじめ定められた安全範囲の下限を下回ることは当然であって，このような結果から何らかの技術的評価が生じる余地はない。したがって，この場合に関する「破壊が弱過ぎて能率が悪いという結論となる」との評価的な記載は，安全係数ｋの技術的意義に関する記載としては，格別の意味を持たないものである。
ウ　（Ｄ１＝Ｄ２）＞Ｗの場合について


該当部分の記載は，あらかじめ０．２５～０．４５の範囲に定められた安全係数ｋの上限と下限の値を，破壊岩盤体積Ｖの値を一定（９．２６ｍ３）とした
上で装薬量Ｌ＝ｋ×Ｖの式に代入して安全装薬量を算定し，さらに，こうして算定された安全装薬量である２．３２～４．１７ｋｇの範囲における中位置の装薬量２．７８ｋｇを，逆に安全係数ｋ＝Ｌ／Ｖの式に代入したものであると見ることができる。こうした作業は，単に，計算式を逆算したにすぎず，逆算して得られた安全係数ｋが，あらかじめ定められた安全範囲における中位置のものとなることは当然であって，このような結果から何らかの技術的評価が生じる余地はない。したがって，この場合に関する「安全範囲内における中位置と評価し得る」という評価的な記載は，安全係数ｋの技術的意義に関する記載としては，格別の意味を持たないものである。
(4)　以上によれば，実施例に関する記載を含め，本件明細書の発明の詳細な説明の記載を精査しても，安全係数ｋの技術的意義，特に，安全範囲とされる０．２５～０．４５との数値がどのようにして導き出されたのかは明らかでないというほかはなく，また，それが本件出願当時における当業者の技術常識に属する事項であったと認めるに足りる証拠もない。
他方，本願発明の「せん孔爆破における安全装薬量決定方法」を用いて，複数のせん孔を設けて発破を行う場合（本願発明が専らこのような場合を対象とするものであることは，「せん孔間隔長」について規定していることから明らかである。），安全装薬量を算定する前提となる破壊岩盤体積（Ｄ１×Ｄ２×Ｗ）が，せん孔間隔長Ｄ１，Ｄ２が最小抵抗線Ｗの２倍よりも短いときは，隣接するせん孔爆破において破壊岩盤体積を重複して算定する結果とならざるを得ず，さらに，せん孔間隔長が短く，また，隣接するせん孔が多くなるにつれ，上記重複して算定される破壊岩盤体積が増加することは明らかであるから，たとえ，（Ｄ１＝Ｄ２）＞Ｗの場合おいて（Ｄ１＝Ｄ２）＝Ｗの値に換算するとの本願発明を採用したとしても，Ｌ＝ｋ×Ｖで算定される安全装薬量が，実際に破壊されるべき破壊岩盤体積に比して過剰に多く見積もられ，本願発明が目的とする安全な発破を行うことができなくなるおそれがあることは，当業者ならずとも自明のことというべきである。そうすると，本件明細書の発明の詳細な説明の記載によっては，当業者が，本願発明が規定するように，安全装薬量Ｌの値をＬ＝ｋ×Ｖ（ｋ：安全係数，Ｖ：破壊岩盤体積）で算定することに関する技術的事項を，これを容易に実施することができる程度に理解することはできないというべきである。また，そうである以上，本件明細書の発明の詳細な説明の記載からは，当業者が，本件明細書（甲７）記載の「最小抵抗線長Ｗに対する破壊半径乃至せん孔間隔長Ｄ（前項までＲで表示）が異なる場合であっても，それから生ずるおそれのある飛石等の危険を排除して安全装薬量Ｌを決定し得る方法を提供する」（段落【００１２】）という目的や，「せん孔爆破の実務においてその利用範囲が広く，これによって，危険な爆破をあらかじめ回避することが可能となったから，施工時の安全に寄与すること絶大である」（段落【００２７】）という効果が，本願発明によって達成されることを理解することもできないというほかはない。
したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，当業者が「容易にその実施をすることができる程度に，その発明の目的，構成及び効果を記載し」た（旧３６条４項）ものとは認められないというべきである。(5)　これに対し，原告は，本願発明は，破壊岩盤体積を求める方法ではなく，安全装薬量Ｌの値を算定する方法に関する発明であるから，実際に破壊される岩盤の体積は，本願発明とは何ら関係がない旨主張する。
しかしながら，現実に本願発明を実施しようとした場合，せん孔間隔の長短や周囲のせん孔の数の多寡の影響により，実際に破壊されるべき破壊岩盤体積に比して，装薬量が過剰に多く見積もられ，本願発明が目的とする安全な発破を行うことができなくなるおそれがあることは，上記(4)で判示したとおり自明のことというべきであり，他方，本件明細書の発明の詳細な説明において，安全係数ｋの技術的意義について，上記のおそれを解消するに足りる根拠について合理的な説明がされていないことは上記(2)及び(3)で判示した本件明細書の記載内容から明らかであるから，原告の上記主張は採用することができない。
(6)　さらに，原告は，本願発明は，ハウザーの公式で使用されている発破係数ｃの値よりも小さな値である安全係数ｋを用いているので，危険な発破になることはない等とも主張する。
しかしながら，平成元年５月１５日山海堂発行，社団法人工業火薬協会編「新・発破ハンドブック」１８～１９頁（乙１）によれば，ハウザーの公式（Ｌ＝ｃＷ３，Ｌは装薬量〔ｋｇ〕，ｃは発破係数，Ｗは最小抵抗線〔ｍ〕）における発破係数ｃは，実験的に算出されるべきものであって，その値について確固たる技術常識が存在するわけではないものと認められるから，果たして，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された安全係数ｋの０．２５～０．４５との数値が，ハウザーの公式で使用されている発破係数ｃの値よりも小さな値であるかは，本件明細書の記載からは必ずしも明らかであるとはいい難い。
また，現実に本願発明を実施しようとした場合，実際に破壊されるべき破壊岩盤体積に比して，装薬量が過剰に多く見積もられ，本願発明が目的とする安全な発破を行うことができなくなるおそれがあるが，本件明細書の発明の詳細な説明においては，安全係数ｋの技術的意義について，そのおそれを解消するに足りる根拠について合理的な説明がされていないことは，上記(4)及び(5)のとおりであって，原告の上記主張は，この点に関する判断を左右するものではないから，採用の限りではない。
(7)　そうすると，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，旧３６条４項に規定する要件を満たすものであるとは認めることができないから，これと同旨の審決の判断に誤りはなく，原告の取消事由２の主張は理由がない。２　以上によれば，原告主張の取消事由１について検討するまでもなく，審決の結論に誤りはないというべきであり，他に審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。
よって，原告の請求は理由がないから棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所知的財産第２部


平成１０年（行ケ）第２６６号審決取消請求事件
判        決
原      告      アスト・リサーチ・インコーポレーテッド
代表    者              Ａ
訴訟代理人弁護士          大    野    聖    二
那    須    健    人
弁理士          Ｂ
訴訟復代理人弁護士        辻    河    哲    爾被      告                特許庁長官Ｃ
指定代理人                Ｄ
ＥＦＧ
主        文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１原告の求めた裁判
「特許庁が平成５年審判第６９８２号事件について平成１０年３月９日にした審決を取り消す。」との判決。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯
原告（出願公告時の名称＝グリッド・システムズ・コーポレーション）は、昭和６２年７月２４日、名称を「入出力装置」とする発明について特許出願をし（１９８６年７月２５日アメリカ合衆国においてした特許出願に基づく優先権を主張。特願昭６２－１８５３１３号）、平成５年１月１３日拒絶査定があったので、同年４月１２日審判を請求し、平成５年審判第６９８２号事件として審理され、平成６年１月１９日出願公告されたが（特公平６－５４９８号）、特許異議の申立ての後、平成１０年３月９日「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決があり、その謄本は同年４月３０日原告に送達された。
２本願発明の要旨
平成７年５月１日付け手続補正書の特許請求の範囲の記載のとおりであるが、そのうち、請求項第１項の記載の発明（本願第１発明）の要旨は次のとおりである（ただし、特許請求の範囲に「内の」とあるのは、以下においては「うちの」と表記する。）。
手書き記号を認識しそして手書き記号に応答して第１の動作または第２の動作を自動的に実行するものであり、立っていたり歩いたりしていても使用可能な携帯可能で自蔵型の認識装置であって、前記第１動作は、前記手書き記号の画像の表示を含み、前記第２動作は、編集機能の実行を含んでおり、前記認識装置が、
ａ）該装置の部品へ電力を供給するための電源と、
ｂ）少なくともプログラムとデータとを格納するメモリーと、ｃ）表示スクリーンと、
ｄ）該表示スクリーンの上に設けられた入力スクリーンと、ｅ）前記表示スクリーン及び前記入力スクリーンと共に自蔵型構成を与えるハウジングと、
ｆ）前記入力スクリーンに結合しており、前記入力スクリーンの第１の領域のうちの少なくとも１部分の上の任意の位置に手書き記号を書くための手持ち式手段と、
ｇ）前記入力スクリーンに結合しており、前記手書き記号をディジタル化することによりディジタル化記号を与えるためのディジタル化手段と、ｈ）前記表示スクリーンと前記ディジタル化手段とに結合しており、前記手書き記号の画像をこれが書かれた通りに前記表示スクリーン上で前記第１領域の少なくとも１部分内に表示させるための手段と、
ｉ）前記表示スクリーンに結合しており、異なった複数の編集機能を実行するための手段と、
ｊ）前記ディジタル化手段に結合しており、複数のフォント記号及び複数の編集記号を含むデータベースとして定義された複数の所定記号のうちの少なくとも１つに対し前記ディジタル化記号を相関させるための手段であって、該相関を、前記ディジタル化記号の特徴部を、前記複数の所定記号のうちの少なくとも幾つかのものの記憶した特徴部と比較することにより行って、これにより前記複数の所定記号のうちの１つを、前記手書き記号に相関した指定記号として与える、前記の手段と、及び
ｋ）前記表示スクリーンに結合した手段であって、前記指定記号がフォント記号であるときには前記表示スクリーン上にコンピュータ生成記号を表示させ、前記指定記号が前記複数の編集記号のうちの第１のものであるときには前記手書き記号の位置によって特定されたテキストの一部を編集するために前記複数の編集機能のうちの少なくとも第１の編集機能を実行させ、また前記指定記号が前記複数の編集記号のうちの第２のものであるときには前記手書き記号の位置によって特定されたテキストの一部を編集するために前記第１編集機能とは異なった前記複数の編集機能のうちの少なくとも第２の編集機能を実行させるための前記の手段と、から成る認識装置。
３審決の理由の要点
(1)本願第１発明の要旨
前項のとおりである。
(2)引用例
これに対して、特許異議申立人・Ｈが提出した、本件優先権主張日前に頒布された刊行物である特開昭５８－１４４２８７号公報（引用例）には、以下のことが記載されている。
引用例には、手書き入力ワードプロセッサーに関するものが記載されている。そして、その２頁左下欄５行ないし１４行には、「タブレット板２上にて、ディスプレイ３に表示されている文字・図形記入部１１の文字枠内に文字を記入する。文字は各文字枠毎に切り出されて文字の筆跡を表わす座標信号がオンライン文字認識装置４に入力される。オンライン文字認識装置は、公知の技術で構成することができる。認識結果１２が、文字、図形記入部１１の対応する文字枠内に活字体で次々と表示される。又、文字枠内に書きつつある文字の筆跡１３がディスプレイ３に時々刻々と表示される。」とある。この記載は、この手書き入力ワードプロセッサーが「手書き記号を認識しそして手書き記号に応答して第１の動作を自動的に実行するものであり、前記第１動作は、前記手書き記号の画像の表示を含む」ものであることを示している。
引用例の３頁右上欄８行ないし１２行には、「これら文書編集に使用するファンクション指定領域９中の命令キーは、認識装置４に命令キーに対応する記号を認識させることにより、文書中に書かれた手書き記号で代行することも可能である。」とあり、この記載は、この手書き入力ワードプロセッサーが「手書き記号を認識しそして手書き記号に応答して第２の動作を自動的に実行するものであり、前記第２動作は、編集機能の実行を含む」ものであることを示している。引用例に示される手書き入力ワードプロセッサーに、装置の部品へ電力を供給するための電源と、少なくともプログラムとデータとを格納するメモリーが存在することは明らかである。


引用例に示される手書き入力ワードプロセッサーは、表示スクリーン（３）と、該表示スクリーン（３）の上に設けられた入力スクリーン（２）を有している。引用例の２頁左下欄５行ないし１４行には、「タブレット板２上にて、ディスプレイ３に表示されている文字・図形記入部１１の文字枠内に文字を記入する。文字は各文字枠毎に切り出されて文字の筆跡を表わす座標信号がオンライン文字認識装置４に入力される。オンライン文字認識装置は、公知の技術で構成することができる。認識結果１２が、文字、図形記入部１１の対応する文字枠内に活字体で次々と表示される。又、文字枠内に書きつつある文字の筆跡１３がディスプレイ３に時々刻々と表示される。」とある。これは、引用例に示される手書き入力ワードプロセッサーが「前記入力スクリーンに結合しており、前記入力スクリーンの第１の領域のうちの少なくとも１部分の上の位置に手書き記号を書く」ものであり、そのための手持ち式手段（スタイラス・ペン１）を有するものであることを示している。また、上記記載は、この手書き入力ワードプロセッサーが「前記入力スクリーンに結合しており、前記手書き記号をディジタル化することによりディジタル化記号を与えるためのディジタル化手段」を有することを示している。引用例の２頁左下欄１２行ないし１４行には、「文字枠内に描きつつある文字の筆跡１３がディスプレイに時々刻々と表示される。」とある。これは「前記表示スクリーンと前記ディジタル化手段とに結合しており、前記手書き記号の画像をこれが書かれた通りに前記表示スクリーン上で前記第１領域の少なくとも１部分内に表示させるための手段」を示している。
引用例の３頁左上欄５行ないし右上欄２行には、引用例に示される手書き入力ワードプロセッサーに「訂正」「削除」「挿入」のファンクションが存在することを記している。これは、この手書き入力ワードプロセッサーに「前記表示スクリーンに結合しており、異なった複数の編集機能を実行するための手段」が存在することを示している。
引用例では、手書き記号の認識は公知の技術で構成するとするのみであるが、手書き記号の認識の技術において、認識を、「認識すべき記号を含むデータベースとして定義された複数の所定記号のうちの少なくとも１つに対しディジタル化記号を相関させるための手段であって、該相関を、前記ディジタル化記号の特徴部を、前記複数の所定記号のうちの少なくとも幾つかのものの記憶した特徴部と比較することにより行って、これにより前記複数の所定記号のうちの１つを、前記手書き記号に相関した指定記号として与える手段」により行うことは常套手段である。また、引用例の３頁左上欄７行ないし１１行には「訂正は、訂正したい文字の位置をスタイラスペン１で押した後、ファンクション指定領域９中の「訂正」キーをスタイラスペン１で押してその文字を消去し、空白のできた文字枠内に新しい文字を記入することにより実行する。」としている。この記載は、訂正ファンクションの指定操作と文字入力の操作は一連の動作として行われることを示している。そのため、ファンクションの指定を「文書編集に使用するファンクション指定領域９中の命令キーを、認識装置４に命令キーに対応する記号を認識させることにより、文書中に書かれた手書き記号で代行」させる構成とした場合、フォント記号と編集記号は一つのデータベースとして定義されることは明らかである。よって、引用例に示される手書き入力ワードプロセッサーは「前記ディジタル化手段に結合しており、複数のフォント記号及び複数の編集記号を含むデータベースとして定義された複数の所定記号のうちの少なくとも１つに対し前記ディジタル化記号を相関させるための手段であって、該相関を、前記ディジタル化記号の特徴部を、前記複数の所定記号のうちの少なくとも幾つかのものの記憶した特徴部と比較することにより行って、これにより前記複数の所定記号のうちの１つを、前記手書き記号に相関した指定記号として与える、前記の手段」を有することとなる。そして、引用例に記載されたものでは、認識装置（４）による認識の結果、入力された記号が文字と認識された場合は該文字を表示し、編集記号と認識された場合はその編集記号に対応した編集動作を行うものであるから、「前記表示スクリーンに結合した手段であって、前記指定記号がフォント記号であるときには前記表示スクリーン上にコンピュータ生成記号を表示させ、前記指定記号が前記複数の編集記号のうちの第１のものであるときにはテキストの一部を編集するために前記複数の編集機能のうちの少なくとも第１の編集機能を実行させ、また前記指定記号が前記複数の編集記号のうちの第２のものであるときにはテキストの一部を編集するために前記第１編集機能とは異なった前記複数の編集機能のうちの少なくとも第２の編集機能を実行させるための前記の手段」を有することは当然である。結局、引用例には以下のものが記載されていることになる。「手書き記号を認識しそして手書き記号に応答して第１の動作または第２の動作を自動的に実行するものであり、前記第１動作は、前記手書き記号の画像の表示を含み、前記第２動作は、編集機能の実行を含んでおり、前記認識装置が、
ａ）該装置の部品へ電力を供給するための電源と、
ｂ）少なくともプログラムとデータとを格納するメモリーと、ｃ）表示スクリーンと、
ｄ）該表示スクリーンの上に設けられた入力スクリーンと、ｆ）前記入力スクリーンに結合しており、前記入力スクリーンの第１の領域のうちの少なくとも１部分の位置に手書き記号を書くための手持ち式手段と、ｇ）前記入力スクリーンに結合しており、前記手書き記号をディジタル化することによりディジタル化記号を与えるためのディジタル化手段と、ｈ）前記表示スクリーンと前記ディジタル化手段とに結合しており、前記手書き記号の画像をこれが書かれた通りに前記表示スクリーン上で前記第１領域の少なくとも１部分内に表示させるための手段と、
ｉ）前記表示スクリーンに結合しており、異なった複数の編集機能を実行するための手段と、
ｊ）前記ディジタル化手段に結合しており、複数のフォント記号及び複数の編集記号を含むデータベースとして定義された複数の所定記号のうちの少なくとも１つに対し前記ディジタル化記号を相関させるための手段であって、該相関を、前記ディジタル化記号の特徴部を、前記複数の所定記号のうちの少なくとも幾つかのものの記憶した特徴部と比較することにより行って、これにより前記複数の所定記号のうちの１つを、前記手書き記号に相関した指定記号として与える、前記の手段と、及び
ｋ）前記表示スクリーンに結合した手段であって、前記指定記号がフォント記号であるときには前記表示スクリーン上にコンピュータ生成記号を表示させ、前記指定記号が前記複数の編集記号のうちの第１のものであるときにはテキストの一部を編集するために前記複数の編集機能のうちの少なくとも第１の編集機能を実行させ、また前記指定記号が前記複数の編集記号のうちの第２のものであるときにはテキストの一部を編集するために前記第１編集機能とは異なった前記複数の編集機能のうちの少なくとも第２の編集機能を実行させるための前記の手段と、から成る認識装置。」
(3)本願第１発明と引用例の対比
本願第１発明と引用例記載のものを比較すると、以下の３点で相違し、その余に実質的差異は認められない。
◇相違点１


本願第１発明の認識装置は、「立っていたり歩いたりしていても使用可能な携帯可能で自蔵型」であり、「表示スクリーン及び入力スクリーンと共に自蔵型構成を与えるハウジング」を有しているのに対して、引用例記載のものはその構造が特定されていない点。
◇相違点２
本願第１発明では「入力スクリーンの第１の領域のうちの少なくとも１部分の上の任意の位置に手書き記号を書く」構成であるのに対して、引用例記載のものでは入力スクリーン上の文字枠内に記号を書く構成である点。
◇相違点３
本願第１発明では指定記号が編集記号であるとき、手書き記号の位置によって特定されたテキストの一部を編集しているのに対して、引用例記載のものでは編集記号の入力位置とテキストの編集位置の関係が明示されていない点。
(4)相違点１に関する審決の判断
情報処理機器を小型化し携帯可能とすることは広く行われていることあり、また、携帯可能でありかつ手書き入力可能な情報処理機器、あるいは携帯可能でありかつ入力スクリーンと表示スクリーンを一体構成とした入出力部を持つ情報処理機器は本件優先権主張日前に広く知られている（例えば特開昭５８－１１４２８７号公報、特開昭６０－２５０４６１号公報参照）。
してみれば、引用例記載のものを、立っていたり歩いたりしていても使用可能な携帯可能な自蔵型とし、表示スクリーン及び入力スクリーンと共に自蔵型構成を与えるハウジングを設けることに格別の技術力を要するとは認められない。
(5)相違点２に関する審決の判断
表示スクリーン及び入力スクリーンを一体構成とし、入力スクリーン上に手書きされた記号を認識し入力する装置において、入力すべき記号をスクリーン上の任意の位置に手書き可能とすることは本件優先権主張日前に広く知られていることである（例えば、本件出願に対する他の異議申立人により提出された特開昭５９－３５２７７号公報参照）。
してみれば、引用例記載のものにおいて、手書き入力を指定された枠の中で行う構成に代えて、入力スクリーン上の任意の位置で手書き入力可能な構成とすることは当業者にとって設計上の軽微な選択事項にすぎないものと認められる。
(6)相違点３に関する審決の判断
引用例の３頁左上欄７行ないし１１行の「訂正」の項で説明されているように、訂正したい文字の位置を指定しなければならないことは明らかである。また、異議申立人が提出した特開昭５９－９１５８５号公報にも示されるように、手書き入力装置において、編集記号が手書き入力された時、認識された記号コードと位置の情報に基づき編集すべき文字位置と編集種別を決定することは、よく知られたことである（同公報の２頁左下欄９行ないし右下欄９行参照）。してみれば、引用例記載のものにおいて、テキストの編集位置を手書き記号の位置によって特定する構成とすることに特許性を見いだすことはできない。
(7)審決のむすび
以上のとおり、本願第１発明は、引用例に記載されたもの及び周知の技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものと認められるから、本件出願は、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（同一性の認定の誤りその１）
(1)審決は、「引用例の３頁右上欄８行ないし１２行には、「これら文書編集に使用するファンクション指定領域９中の命令キーは、認識装置４に命令キーに対応する記号を認識させることにより、文書中に書かれた手書き記号で代行することも可能である。」とあり、この記載は、この手書き入力ワードプロセッサーが「手書き記号を認識しそして手書き記号に応答して第２の動作を自動的に実行するものであり、前記第２動作は、編集機能の実行を含む」ものであることを示している。」と認定、判断している。
しかし、審決が指摘している引用例の開示は、手書き編集記号の認識、編集機能の実行に関して、抽象的に開示されているだけで、当業者において実施可能な程度に記載されておらず、発明が開示されているとはいえない。すなわち、引用例には、認識装置４の具体的構成等に関するものが一切開示されていない。手書き入力された記号のうち、どのようにして編集記号を文字記号から識別して編集機能を実行させるのか、どのような手書き記号を使用すれば認識できるのかというような問題が解決されなければ、このような機能を有する装置を作ることはできない。
同様に、引用例記載のものにおいて、文字・図形記入部１１に文字、記号がすべて記入され、余白がない場合には、どのように、編集記号が手書き入力されるのか、どのように編集機能が実行されるかが明らかではない。したがって、引用例に開示された内容だけでは、当業者といえども、本願発明の構成を実現できず、発明が開示されているとはいえない。この点を看過した審決は誤りである。
(2)審決が周知例として指摘した特開昭５９－９１５８５号公報には、余白がない場合でも編集記号を欄外余白部分に手書きすれば、編集機能が実施できる旨の記載はない。しかも、引用例記載のものでは、文字枠に入力されることが前提とされている。したがって、引用例の記載自体、余白がない場合にどのように編集記号が手書き入力されるかという課題自体の認識も解決策も開示されていない。また、特開昭５９－９１５８５号公報に記載されている手書き編集記号の認識、編集機能の実行に関する技術は、入力装置の上に、用紙をセットすることを必須の構成とするものであり、これ以外の構成に適用できる手書き編集記号の認識、編集機能の実行に関する一般的な技術を開示するものではない。引用例記載のものは、入力スクリーンと表示スクリーンを一体構成としているので、特開昭５９－９１５８５号公報記載の技術は、引用例記載のものと組み合わせて用いることはできない。
２審決取消事由２（同一性の認定の誤りその２）
(1)審決は、構成要件ｊ）に相当する構成に関して、「この記載は、訂正ファンクションの指定操作と文字入力の操作は一連の動作として行われることを示している。そのため、ファンクションの指定を「文書編集に使用するファンクション指定領域９中の命令キーを、認識装置４に命令キーに対応する記号を認識させることにより、文書中に書かれた手書き記号で代行」させる構成とした場合、フォント記号と編集記号は一つのデータベースとして定義されることは明らかである。」とする。


しかしながら、引用例記載のものでは、常に、編集記号の入力に際して、スタイラス・ペンによる指定が必要不可欠な手順となっており、文書作成のためのフォント記号入力と文書編集のための編集記号入力とは明らかに異なるデータベースにおける相関処理がなされており、「フォント記号と編集記号は一つのデータベースとして定義されることは明らかである」とするのは、論理の飛躍である。(2)審決は、「引用例に記載されたものでは、認識装置（４）による認識の結果、入力された記号が文字と認識された場合は該文字を表示し、編集記号と認識された場合はその編集記号に対応した編集動作を行う」として、認識装置（４）が、フォント記号か編集記号かを判別していると認定している。しかし、引用例記載のものでは、編集記号を入力する段階で、スタイラス・ペンによる指定により、フォント記号なのか編集記号なのかが識別されており、認識装置（４）による認識の結果これが判別されるわけではない。この点、本件発明では、構成要件ｋ）に規定する認識装置が、指定記号がフォント記号か編集記号かを初めて判別し、ユーザーは、特定の動作、設定等を行うことなく、文書作成作業と編集作業を同時並行してすることができるのである。
(3)したがって、引用例記載のものにおいて「ファンクションの指定を「文書編集に使用するファンクション指定領域９中の命令キーを、認識装置４に命令キーに対応する記号を認識させることにより、文書中に書かれた手書き記号で代行」させる構成とした場合、フォント記号と編集記号は一つのデータベースとして定義されることは明らかである」とした審決の認定は誤りである。
３取消事由３（相違点１の認定及び判断の誤り）
(1)引用例記載のものは携帯することを予定しておらず、相違点１に関し、引用例記載のものが「その構造が特定されていない」とした審決の認定は誤りである。引用例記載のものは、本願第１発明と異なり、文字枠内に文字を手書きすることによって入力する。このような入力方式の場合、手書き文字を正確に文字枠内に入力することが不可欠となるために、審決が認定するように「立っていたり歩いていたりしていても使用可能」とはならない。引用例記載のものの文字入力方法を前提にあえて「立っていたり歩いていたりしていても使用可能」とするためには、文字枠を大きくする必要が生じるが、そうなると、携帯可能な手書きワードプロセッサーとはならなくなってしまう。いずれにしても、引用例記載のものが文字入力装置として、文字枠入力方法を採用しているのは、その前提として携帯可能な装置を前提としていないことと同義である。
(2)特開昭５８－１１４２８７号公報に記載されているのは電子手帳に関する発明であり、その発明の対象となる装置の性格から、当然に携帯を予定されている。したがって、引用例記載のもののように、本来携帯を予定されていないワードプロセッサーを携帯可能とする技術的課題に対しては、何らの示唆も与えるものではない。また、特開昭５８－１１４２８７号公報は、携帯可能かつ手書き入力が可能な電子手帳を開示しているにすぎず、引用例記載のもののように、入力スクリーンと表示スクリーンを一体構成としている出力部を持つものではなく、かかる技術があるからといって、引用例に開示された入力スクリーンと表示スクリーンを一体構成としている出力部を持つ手書き入力ワードプロセッサーを携帯可能とすることが容易推考とはいえない。
(3)特開昭６０－２５０４６１号公報は、同じく電子メモ帳に関する発明であり、引用例記載のものの技術的課題を解決するのに何らの示唆を与えるものではない。同公報に記載のものは、タッチ操作により入力を行うものであり、手書き入力を前提にするものではなく、同公報記載の技術を前提にしても、引用例記載のものの手書き入力ワードプロセッサーを携帯可能なものとすることが容易推考とはいえない。
(4)特開昭５８－１１４２８７号公報及び特開昭６０－２５０４６１号公報は、結局、極めて抽象的なレベルでの情報処理装置における携帯可能という課題を示唆しているだけで、そこで問題とされている具体的な技術的課題及び開示されている課題解決のための技術手段は、引用例記載のものには、全く適用することができず、これを根拠に容易推考性を認めているのは不当である。(5)審決が説示するように、入力スクリーンと表示スクリーンを一体構成としている出力部を持つ手書きワードプロセッサーを携帯可能とすることが容易であるとすると、本願第１発明の出願前に、公知技術としてそのような技術が存在してしかるべきである。しかるに、そのような公知技術は全くなく、せいぜい電子手帳という本来的に携帯を前提とする公知技術が存在しているのみである。本願第１発明以前においては、手書き入力ワードプロセッサーにおいて、入力スクリーンと表示スクリーンを一体構成とし、かつ、小型化し、携帯可能とすることを解決した公知技術は一切存在していないのみならず、かかる技術的課題を解決する技術手段を示唆するものすら存在していない。
４取消事由４（相違点２の判断の誤り）
(1)審決は相違点２について判断するに際し、特開昭５９－３５２７７号公報を引用して、「引用例記載のものにおいて、手書き入力を指定された枠の中で行う構成に代えて、入力スクリーン上の任意の位置で手書き入力可能な構成とすることは当業者にとって設計上の軽微な選択事項にすぎないものと認められる。」とする。しかしながら、特開昭５９－３５２７７号公報に開示された技術は、記入する文字等を１画のものに限定することにより、初めて文字枠を使用しないで入力することを可能にしたものであり、かかる技術が存在したからといって、引用例に開示された装置において、手書き入力を指定された枠の中で行う構成に代えて、入力スクリーン上の任意の位置で手書き入力可能な構成とすることは当業者にとって設計上の軽微な選択事項にすぎないとはいえない。
(2)被告は、特開昭５８－１１４２８７号公報を根拠に、手書きされた複数画数の文字を、文字枠を使用することなしに認識し表示するようにした手書き文字認識装置は周知である旨主張する。しかし、同公報には、入力スクリーンと表示スクリーンを一体構成とする装置が開示されておらず、相違点２に関する本願第１発明の進歩性判断の資料としての前提を欠く。同公報には、手書きにより文字・シンボルが入力されることが開示されているだけで、本願第１発明のように、文字枠を使用しないで、手書き編集記号が入力されそれにより編集機能が実現されることに関しては開示がない。
５取消事由５（相違点３の判断の誤り）
(1)審決は、「本願第１発明では指定記号が編集記号であるとき、手書き記号の位置によって特定されたテキストの一部を編集しているのに対して、引用例記載のものでは編集記号の入力位置とテキストの編集位置の関係が明示されていない点」をもって、相違点３と認定している。
しかし、引用例記載のものは、編集記号の入力位置とテキストの編集位置の関係が明示されていないわけではなく、「編集したい位置をあらかじめスタイラス・ペンで位置指定をする必要がある」ものであって、審決の上記相違点の認定は不正確である。


(2)審決は、特開昭５９－９１５８５号公報に記載のものとの組合せで、相違点３に関する本願第１発明の構成の容易推考性を認定するが、同公報に記載のものは、入力装置の上に用紙をセットすることを必須の要件とし、当然の前提として、入力装置と表示装置は一体的構成をとらない。もし、入力装置と表示装置が一体的構成をとるとすれば、入力装置に用紙をセットすると表示装置の機能は果たせなくなるからである。引用例記載のものは、入力スクリーンと表示スクリーンを一体構成としているので、同公報記載のものを組み合わせて用いることはできない。しかも、同公報に記載のものは、その第３図に示されているとおり、文字枠に入力される装置を前提にした技術であり、かかる技術と引用例記載のものを組み合わせたとしても、本願第１発明のスクリーン上の任意の位置において、編集できる構成を達成することはできない。
第４審決取消事由に対する被告の反論
１取消事由１（同一性の認定の誤りその１）に対して(1)手書き文字認識装置自体は、本件優先権主張日前周知の技術であり、また、手書き入力された文字、文書修正用記号等の編集記号がそれぞれ、文字、編集記号として認識され得ることは、審決で引用した特開昭５９－９１５８５号公報中に記載されているように、本件優先権主張日前に周知の技術的事項である。したがって、認識装置の具体的構成が開示されていなくても、引用例中に「これら文書編集に使用するファンクション指定領域９の命令キーは、認識装置４に命令キーに対応する記号を認識させることにより、文書中に書かれた手書き記号で代行することも可能である。」との記載があってみれば、引用例記載のものにおいて、手書き入力された文字、編集記号を認識させ、編集記号を文字記号から識別して、編集機能を実行させることは、当業者であれば上記周知技術に基づき直ちに認識し得る程度のことである。
したがって、引用例中に認識装置の具体的構成に関して開示されていないからといって発明が開示されていないとすることはできない。(2)特開昭５９－９１５８５号公報の第３図（ａ－２）の挿入記号１２、挿入文字列の終了記号１３は、明らかに文字記入欄からはみ出ており、しかも、文字の記入箇所以外の余白部分を利用して手書きにより記入されているから、「編集記号を欄外余白部分に手書き」した例である。
特開昭５９－９１５８５号公報は、「手書き入力された文字、文書修正用記号等の編集記号がそれぞれ、文字、編集記号として認識され得ること」が周知の技術的事項であることを示すために例示したものであり、この技術的事項は、入力スクリーンや表示スクリーンの構成の違いにかかわらない一般的な手書き文字認識技術に係るものである。
２取消事由２（同一性の認定の誤りその２）に対して(1)手書き文字認識装置は「認識すべき記号を含むデータベースとして定義された複数の所定記号のうちの少なくとも１つに対しディジタル化記号を相関させるための手段」を有する。そして、引用例中には、「これら文書編集に使用するファンクション指定領域９の命令キーは、認識装置４に命令キーに対応する記号を認識させることにより、文書中に書かれた手書き記号で代行する」例も記載されている。そうすると、この例の場合、認識装置４は文字に加えて命令キーに対応する記号も認識することになり、認識すべき記号を含むデータベースには、フォント記号の他に命令キーに対応する記号も含まれると解される。
そして、編集記号の入力に際して、スタイラス・ペンによって編集すべき位置の指定を行うことが、データベースの構成とどのように関係しているのか、引用例中に特に言及されていない以上、上記解釈を変更する理由は見当たらない。(2)引用例において、命令キーを手書き記号で代行する例の場合に、編集記号を入力する段階で、スタイラス・ペンによる指定によりフォント記号か編集記号か識別されるとする記載はなく、また、それを示唆する記載も見当たらない。そして、引用例記載のものにおいて命令キーを手書き記号で代行する例の場合には、認識装置４は文字に加えて命令キーに対応する記号をも認識している以上、認識装置（４）による認識の結果、フォント記号か編集記号かを識別していると解するのが自然である。
引用例において、認識装置（４）による認識の結果、入力された記号が文字と認識されない場合、あるいは、編集記号と認識されない場合は、文字の表示あるいは編集記号に対応した編集動作を行い得ないから、「引用例に記載されたものでは、認識装置（４）による認識の結果、入力された記号が文字と認識された場合は該文字を表示し、編集記号と認識された場合はその編集記号に対応した編集動作を行う」とした審決の判断に誤りはない。
３取消事由３（相違点１の認定及び判断の誤り）に対して(1)文字枠の大きさ、タブレット板の大きさ、タブレット板上に書き得る字数等を適宜に選べば、文字枠があったところで「立っていたり歩いていたりしていても使用可能な携帯可能で自蔵型」の手書き文字認識装置が得られることは明らかなので、引用例記載のものを携帯可能とすることに格別の困難性はないとした審決の判断に誤りはない。
特開昭５８－１１４２８７号公報における電子手帳も、引用例記載における手書きワードプロセッサーも、共に手書き文字認識技術を用いた装置である点で共通しており、手書き文字認識技術の一つの応用例である電子手帳において携帯可能とする技術的課題が、特開昭５８－１１４２８７号公報に記載のもので達成されている以上、手書き文字認識技術のもう一つの応用例である手書きワードプロセッサーにおいても、上記技術的課題を達成することに対する一定の示唆を与える。(2)特開昭５８－１１４２８７号公報の引用の趣旨は、「携帯可能でありかつ手書き入力可能な情報処理機器」が周知であることを示すことにあり、引用例記載のものを携帯可能とすることに格別の困難性はない以上、周知の「携帯可能でありかつ手書き入力可能な情報処理機器」に適用することは当業者が容易に推考し得るところと認められる、とした審決の判断に誤りはない。
(3)特開昭６０－２５０４６１号公報の引用の趣旨は、「携帯可能でありかつ入力スクリーンと表示スクリーンを一体構成とした入出力部を持つ情報処理機器」が周知であることを示すことにあり、引用例記載のものを携帯可能とすることに格別の困難性はない以上、周知の「携帯可能でありかつ入力スクリーンと表示スクリーンを一体構成とした入出力部を持つ情報処理機器」に適用することは、当業者が容易に推考し得るところと認められるとした審決の判断に誤りはない。(4)特開昭５８－１１４２８７号公報記載のものと引用例記載のものとは、技術的課題を異にしているわけではなく、また、特開昭６０－２５０４６１号公報の引用の趣旨が「携帯可能でありかつ入力スクリーンと表示スクリーンを一体構成とした入出力部を持つ情報処理機器」が周知であることを示すことにあるから、特開昭５８－１１４２８７号公報、特開昭６０－２５０４６１号公報の記載を根拠に、容易に推考し得るとした審決の判断に誤りはない。
４取消事由４（相違点２の判断の誤り）に対して


(1)特開昭５９－３５２７７号公報記載のものは、記入する文字等が１画のもので説明されているが、手書きされた複数画数の文字を、文字枠を使用することなしに認識し表示するようにした手書き文字認識装置は、例えば特開昭５８－１１４２８７号公報に見られるように本件優先権主張日以前に周知であるから、「文字枠を使用しないで、一般的に文字入力を可能とする」点に格別の創意を要し得たものとは認められないとした審決の判断に誤りはない。
(2)特開昭５８－１１４２８７号公報に示されるように、文字枠を使用しないで手書きにより文字・シンボルを入力することが周知であり、また、特開昭５９－９１５８５号公報で示したように、編集記号を手書き入力することも周知である以上、引用例記載のものに該周知技術を施した際、文字枠を使用しないで手書きにより文字・シンボル、編集記号を入力することは容易になし得るところである。
５取消事由５（相違点３の判断の誤り）に対して
(1)引用例記載のものにおいて命令キーを手書き記号で代行する場合、その入力位置とテキストの編集位置との関係を特定する具体的な記載は引用例中に見当たらない。したがって、引用例記載のものにおいて、「編集記号の入力位置とテキストの編集位置の関係が明示されていない」とした審決の判断に誤りはない。(2)特開昭５９－９１５８５号公報記載のものは、入力装置のタブレット面上に用紙をセットし、用紙に入力すべき文字、修正用記号等を筆記する構成のものであるが、審決で示したように、特開昭５９－９１５８５号公報の引用の趣旨は、「手書き入力装置において、編集記号が手書き入力された時、認識された記号コードと位置の情報に基づき編集すべき文字位置と編集種別を決定すること」が周知であることを示すにあり、当該周知事項が用紙に筆記する手書き入力装置に特有の構成とも認められない以上、上記周知事項を入力装置と表示装置が一体的構成をとる引用例記載のものに適用することに格別の創意を要することとは認められないとした審決の判断に誤りはない。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（同一性の認定の誤りその１）について(1)甲第３号証によれば、引用例に、「これら文書編集に使用するファンクション指定領域９中の命令キーは、認識装置４に命令キーに対応する記号を認識させることにより、文書中に書かれた手書き記号で代行することも可能である。」（３頁右上欄８行ないし１２行）との記載があり、認識装置４に文書編集に使用する命令キーに対応する記号を認識させ、これにより文書編集に使用する命令キーは文書中に書かれた手書き記号で代行することが可能であることが認められる。(2)原告は、審決が指摘した引用例の上記開示は、手書き編集記号の認識、編集機能の実行に関して、抽象的に開示されているだけで、当業者において実施可能な程度に記載されていない旨主張する。
しかし、引用文献に技術内容が開示されているというためには、技術的思想としての構成が矛盾なく明確に把握することができれば十分である。引用例の「これら文書編集に使用するファンクション指定領域９中の命令キーは、認識装置４に命令キーに対応する記号を認識させることにより、文書中に書かれた手書き記号で代行することも可能である。」という上記記載によれば、文書編集に使用する命令キーに対応する記号を認識させ、これにより文書編集に使用する命令キーは文書中に書かれた手書き記号で代行するという技術的構成は明確に把握できるのであり、引用例に、このような構成を有する発明が開示されていないということはできない。したがって、この引用例の記載から、「この記載は、この手書き入力ワードプロセッサが「手書き記号を認識しそして手書き記号に応答して第２の動作を自動的に実行するものであり、前記第２動作は、編集機能の実行を含む」ものであることを示している。」とした審決の認定に誤りはなく、取消事由１は理由がない。２取消事由２（同一性の認定の誤りその２）について(1)上記説示のとおり、引用例には、「これら文書編集に使用するファンクション指定領域９の命令キーは、認識装置４に命令キーに対応する記号を認識させることにより、文書中に書かれた手書き記号で代行する」例が記載されている。そして、審決が認定しているように、手書き記号の認識の技術において、認識を、「認識すべき記号を含むデータベースとして定義された複数の所定記号のうちの少なくとも１つに対しディジタル化記号を相関させるための手段であって、該相関を、前記ディジタル化記号の特徴部を、前記複数の所定記号のうちの少なくとも幾つかのものの記憶した特徴部と比較することにより行って、これにより前記複数の所定記号のうちの１つを、前記手書き記号に相関した指定記号として与える手段」により行うことが常套手段であるとの点は、原告も争っていないところである。そして、この「認識すべき記号を含むデータベース」には、フォント記号の他に命令キーに対応する記号も含まれると解するのが通常であり、これに反して異なるデータベースが定義されると解すべき理由はなく、引用例の上記記載の例の場合、認識装置４は文字に加えて命令キーに対応する記号も認識することになるのは明らかである。引用例に記載の「これら文書編集に使用するファンクション指定領域９中の命令キーは、認識装置４に命令キーに対応する記号を認識させることにより、文書中に書かれた手書き記号で代行する」例の場合、「認識装置４に命令キーに対応する記号を認識させる」と記載されているのであるから、認識装置４が、文字に加えて命令キーに対応する記号をも認識している以上、認識装置４による認識の結果、フォント記号か編集記号かを識別していると解される。(2)原告は、引用例記載のものでは、編集記号を入力する段階で、スタイラス・ペンによる指定によりフォント記号か編集記号かが識別されると主張するが、以上に示したところによれば採用することができず、取消事由２は理由がない。３取消事由３（相違点１の認定及び判断の誤り）について(1)原告は、引用例記載のものは携帯することを予定しておらず、引用例記載のものは「その構造が特定されていない」とした審決の認定は誤りであると主張する。しかし、審決は、相違点１の認定において、本願第１発明の認識装置が携帯可能で自蔵型であり、表示スクリーン及び入力スクリーンと共に自蔵型構成を与えるハウジングを有しているのに対し、引用例記載のものは「その（認識装置の）構造が特定されていない」と認定しているのみであり、引用例記載のものにつき携帯する構成であるとまで認定しているものではないから、原告の上記主張は理由がない。
(2)原告はまた、引用例記載のものは文字枠入力方法を採用しており、携帯可能な装置を前提としておらず、特開昭５８－１１４２８７号公報の電子手帳に関する発明、特開昭６０－２５０４６１号公報の電子メモ帳に関する発明は、引用例記載のもののように本来携帯を予定されていないものに対しては何らの示唆を与えるものではないと主張する。


平成１５年（行ケ）第３１１号　審決取消請求事件
口頭弁論終結日　平成１６年１１月１８日
判決
原　　　　　　　告　　　大昭和精機株式会社
同訴訟代理人弁護士      森　崎　博　之
同                      三　谷　英　弘
同訴訟代理人弁理士      稲　葉　良　幸
同                      吉　永　貴　大
被　　　　　　　告　　　エヌティーツール株式会社
同訴訟代理人弁理士      佐　竹　　　弘
同                      中　島　知　子
主文
１　特許庁が無効２００２－３５０２５号事件について平成１５年６月５日にした審決を取り消す。
２　訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
主文と同旨
２　被告
(1)　原告の請求を棄却する。
(2)　訴訟費用は原告の負担とする。
第２　前提となる事実
１　特許庁における手続の経緯（当事者間に争いがない。）(1)　被告は，発明の名称を「工具保持具」とする特許第３２２３２１９号（平成５年９月２４日出願。平成１３年８月１７日設定登録。以下「本件特許」という。）の特許権者である。
(2)　原告は，平成１４年１月２８日，被告を被請求人として，特許庁に対し，本件特許を無効とすることを求めて審判の請求をした。特許庁は，同請求を無効２００２－３５０２５号事件として審理した上，平成１５年６月５日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は同月１７日に原告に送達された。
２　本件特許の請求項１に係る発明（以下「本件発明」という。）の要旨は，本件特許出願に添付された明細書（以下「本件明細書」という。）の「特許請求の範囲」の請求項１に記載された，次のとおりのものである。【請求項１】　本体の軸線方向の一端には工具保持部を備え，本体の軸線方向の他端には，該本体を工作機の主軸に対して軸線が一致する状態に取付ける為に，上記主軸の端部に備わっているテーパ孔に嵌合させるようにした対応テーパ形状のシャンク部と，主軸側の引具でシャンク部を引込むためにシャンク部の先端に設けら
れたプルスタッドとを備え，
上記本体における上記の工具保持部と上記のシャンク部との間の外周に備えさせた鍔部には，工作機の主軸の孔縁部端面に対して当て付ける為の鍔状の当部を上記孔縁部端面に対向させる位置に周設している工具保持具において，上記シャンク部の外周面の外径は，上記テーパ孔に差込むことによってシャンク部の外周面がテーパ孔の内周面に当接した状態では，上記工作機の主軸に対して上記鍔状の当部が当接することのない寸法に形成してあり，上記シャンク部の内部は，上記シャンク部をテーパ孔の深部方向に向けて力が加えられたときに，減径して，上記深部方向に向かって僅かに移動させられるような肉厚を残して中空に形成
してあり，
しかもそのシャンク部内側の中空部は，シャンク部の元部側の最大径部を越えて上記鍔部寄りにも上記の肉厚と同じように減径する肉厚が得られるように鍔部の内側に向けて連続的に形成してあり，上記本体の外周に周設した上記鍔状の当部の位置は，上記シャンク部におけるプルスタッドに対してテーパ孔の深部方向に向けて力が加えられて，上記シャンク部の外周面が減径されながら上記シャンク部がテーパ孔深部方向へ僅かに移動することにより上記主軸の孔縁部の端面に上記鍔状の当部が当接するような位置に設定してあることを特徴とする工具保持具。３　本件審決の理由の要旨は，次のとおりである。


(1)　本件発明と特表平３－５００５１１号公報（甲３。以下「刊行物１」という。）に記載された発明（以下「刊行物１発明」という。）とを対比すると，両者は，「本体の軸線方向の一端には工具保持部を備え，本体の軸線方向の他端には，該本体を工作機の主軸に対して軸線が一致する状態に取付ける為に，上記主軸の端部に備わっているテーパ孔に嵌合させるようにした対応テーパ形状のシャンク部と，主軸側の引込み具でシャンク部を引込むためにシャンク部の先端に設けられた引込み具係合部とを備え，上記本体における上記の工具保持部と上記のシャンク部との間の外周に備えさせた鍔部には，工作機の主軸の孔縁部端面に対して当て付ける為の鍔状の当部を上記孔縁部端面に対向させる位置に周設している工具保持具において，上記シャンク部の外周面の外径は，上記テーパ孔に差込むことによってシャンク部の外周面がテーパ孔の内周面に当接した状態では，上記工作機の主軸に対して上記鍔状の当部が当接することのない寸法に形成してあり，上記シャンク部の内部は，中空に形成してあり，上記本体の外周に周設した上記鍔状の当部の位置は，上記シャンク部における引込み具係合部に対してテーパ孔の深部方向に向けて力が加えられて，上記シャンク部がテーパ孔深部方向へ僅かに移動することにより上記主軸の孔縁部の端面に上記鍔状の当部が当接するような位置に設定してある工具保持具。」である点で一致しており，次の点で相違している。ア　本件発明では，主軸の端部にテーパ孔及び孔縁部端面が備えられているのに対し，刊行物１発明では，主軸の端部に固定した工具支持部材にテーパ孔及び孔縁部端面が備えられている点（以下「相違点１」という。）。イ　引込み具及び引込み具係合部が，本件発明では，引具及びプルスタッドであって，「主軸側の引具でシャンク部を引き込むためにシャンク部の先端に設けられたプルスタッド」（以下「構成Ａ」という。）を備えているのに対し，刊行物１発明では，そのような構成Ａを備えていない点（以下「相違点２」という。）。ウ　本件発明では，シャンク部の内部は，上記シャンク部をテーパ孔の深部方向に向けて力が加えられたときに，減径して，上記深部方向に向かって僅かに移動させられるような肉厚を残して中空に形成してあり，しかもそのシャンク部内側の中空部は，シャンク部の元部側の最大径部を越えて上記鍔部寄りにも上記の肉厚と同じように減径する肉厚が得られるように鍔部の内側に向けて連続的に形成してあるのに対して，刊行物１発明では，そのようなものではない点（以下「相違点３」という。）。
(2)　相違点１について
テーパ孔を主軸の端部に備えるか，主軸の端部に固定した工具支持部材に備えるかは，必要に応じて適宜なしうる設計的事項にすぎない。
(3)　相違点２について
刊行物１に記載された工具保持具は，引込み具である錠止素子が外方へ移動して引込み具係合部である第２部分に設けられた開口の凹面と突き合わされることにより，深部方向成分である工具保持具を深部方向へ引っ張る力と半径方向外方成分である第２部分を拡張する力との双方の成分を有する力が工具保持具に作用し，工具保持具は，シャンク部の外周面とテーパ孔の内周面とが締り嵌めされるとともに，第２部分が拡張して第２回転面と後方回転面とが突き合わされることにより，主軸に固定されるものである。
換言すると，刊行物１に記載された工具保持具は，このような外方へ移動する錠止素子を有する引込み具を備えた主軸に適用できるものであり，深部方向へ引っ張る力と拡張する力との双方の成分を有する力が作用して，シャンク部が深部方向へ引っ張られ第２部分が拡張することにより，シャンク部と第２部分との２箇所で主軸に固定されるという基本的構造・作用を有するものである。これに対して，「日本工作機会工業会規格　プルスタッド」昭和５０年１０月・日本工作機械工業会発行（甲７。以下「刊行物５」という。）には，プルスタッドをシャンク部の先端に設けた工具保持具が記載されているものの，そのプルスタッドは，深部方向に移動する引込み具を備えた主軸に適用できるものであり，引込み具の深部方向へ引っ張る力の成分のみを工具保持具に伝えるものであり，また，工具保持具は，引込み具の作用により拡張する部分を備えているものではない。
以上のとおり，刊行物１に記載された工具保持具と刊行物５に記載された工具保持具とは，適用できる主軸が異なるので，両者の組み合わせを思い付くことは，容易なことではなく，また，仮に，両者の組み合わせを思い付いたとしても，刊行物１に記載された工具保持具のシャンク部の先端にプルスタッドを設けるには，深部方向へ引っ張る力と拡張する力との双方の成分を有する力が作用して，シャンク部が深部方向へ引っ張られ第２部分が拡張することにより，シャンク部と第２部分との２箇所で主軸に固定されるという基本的構造・作用を有する刊行物１に記載された工具保持具を，深部方向へ引っ張る力の成分のみを有する力が作用して，シャンク部が深部方向へ引っ張られることにより，シャンク部の１箇所で主軸に固定されるという構造・作用のものに変更し，さらに，引込み具係合部である第２部分に設けられた開口の凹面をプルスタッドに変更しなければならないことになり，このような刊行物１に記載された工具保持具が有する基本的構造・作用を変更することまでも容易に想到することができるものではない。したがって，刊行物１発明と刊行物５に記載された発明とを組み合わせても，構成Ａは，当業者が容易に想到することができたものではない。また，構成Ａは，刊行物１，同５，「ＧUＨＲＩＮＧ９３」と題するカタログ・１９９３年９月・グーリング社発行（甲４。以下「刊行物２」という。），「ＤＩＮ６９８９３規格書」１９９３年７月・社団法人ドイツ規格委員会発行（甲５。以下「刊行物３」という。）及び特開平２－１２４２０４号公報（甲６。以下「刊行物４」という。）に記載された各発明を組み合わせても，当業者が容易に想到することができたものではない。
(4)　相違点３について


刊行物２は，本件特許の出願前に頒布された刊行物であるところ，同刊行物には，「シャンク部の内部は，上記シャンク部をテーパ孔の深部方向に向けて力が加えられたときに，減径して，上記深部方向に向かって僅かに移動させられるような肉厚を残して中空に形成してあり，しかもそのシャンク部内側の中空部は，シャンク部の元部側の最大径部を越えて上記鍔部寄りにも上記の肉厚と同じように減径する肉厚が得られるように鍔部の内側に向けて連続的に形成してある中空のシャンク。」の発明が記載されているものであり，刊行物１発明と刊行物２に記載された発明とは，中空のシャンクであることで技術分野が一致するので，刊行物１発明に刊行物２に記載された発明を採用し，相違点３における本件発明のように構成することに格別の困難性は見当たらない。
(5)　以上のとおり，相違点１及び３については，そのような構成を想到することに格別の困難性は見当たらないものの，相違点２の構成Ａについては，刊行物１ないし５に記載された発明に基づいて当業者が容易に想到することができたとすることができないので，本件発明は，刊行物１ないし５に記載された発明に基づいて当業者が容易に想到することができたとすることはできない。(6)　よって，原告の主張する理由及び提出した証拠方法によっては，本件特許を無効とすることはできない。
第３　当事者の主張
（原告主張の取消事由）
本件審決は，相違点２についての判断を誤り，その結果，本件発明の進歩性に関する判断を誤ったものであり，その誤りが本件審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，本件審決は取り消されるべきである。１　本件審決は，刊行物１に記載の工具保持具と刊行物５に記載の工具保持具とは，適用できる主軸が異なるので，両者の組み合わせを思い付くことは，容易なことではないと判断したが，誤りである。
(1)本件審決は，外方へ移動する錠止素子を有する引込み具を備えた刊行物１に記載の主軸と，深部方向に移動する引込み具である引具を備えた刊行物５に記載の主軸とは，主軸の構成が異なるから，刊行物１に記載の第１部分（シャンク部）にプルスタッドを組み合わせることは容易に想到できない旨認定している。しかしながら，そもそも，刊行物１に記載の第１部分（シャンク部）の先端に，刊行物５に記載のプルスタッドを組み合わせることを容易に想到するか否かは，主軸の構成に左右されるものではなく，単に，工具保持具を取り扱う当業者が，刊行物１に記載された工具保持具の引込み具係合部を，刊行物５に記載されているプルスタッドに置き換えることを容易に想到するか否かの問題であり，この点において，本件審決の上記認定は誤りである。
(2)ア　本件特許出願日前である昭和５０年９月１１日制定のマシニングセンタ用ツールシャンクに使用されるプルスタッドに関する規格書である刊行物５には，４頁の「４．種類」の欄に，解説図１及び解説図２が示され，「プルスタッドは引張り機構によるつかみ部の角度により２種類に分けた。引張り機構は大別すると，解説図１のようにボールを介してツールシャンクを後方へ引張る方式（以下「ボール方式」という）と，解説図２のようにコレットによる方式（以下「コレット方式」という）とがある。」と記載されており，この記載からすれば，本件審決の認定するとおり，刊行物５には，「プルスタッドをシャンク部の先端に設けた工具保持具」に係る発明が記載されていると解される。
なお，甲１２（英国特許出願公報ＧＢ２００４４７８Ａ・１９７９年４月４日公開）の２頁の図１には，中空テーパシャンク部が開示されており，この中空テーパシャンク部の端部には，甲１１（「マシニングセンタ用ツールシャンクの形状・寸法」と題する規格書・昭和５０年９月１１日・日本工作機械工業会発行）の２頁の図１及び４頁の図３に記載されているのと同様に，刊行物５の２頁の図１，２に記載されているプルスタッドの雄ねじ部がねじ込まれる雌ねじ部と同様の雌ねじ部が形成されていることが開示されている。
したがって，引張り機構（引具）によりプルスタッドを主軸側のテーパ孔の後方へ引っ張ること，及びシャンク部の先端にプルスタッドを設けることは，本件特許出願日前に既に周知慣用技術であったものである。イ　また，工具保持具において，刊行物２に開示されたような中空テーパーシャンク部を主軸のテーパー孔の深部方向に締り嵌めさせるために中空テーパシャンク部に主軸側のテーパ孔の深部方向に向けた力を加えることは，本件特許出願日以前からの技術常識であった。
上記のとおり，刊行物１に記載された工具保持具の第１部分（シャンク部）を主軸側のテーパ孔に締り嵌めさせるためには，第１部分（シャンク部）にテーパ孔の深部方向に向けた力を加えることが必要であり，この深部方向に向けた力を加える手段として，本件特許出願日以前から周知慣用技術となっていた刊行物５に記載されているプルスタッドを刊行物１記載の第１部分（シャンク部）の端部に取り付けて，これを引具によりテーパ孔の深部方向に引き込む構成を想到することは，当業者であれば何ら困難なことではなく，当然になし得ることである。すなわち，刊行物２に開示されたような中空テーパシャンク部を主軸側のテーパ孔に締り嵌めさせる構成において，当該中空テーパシャンク部の端部に，本件特許出願日以前から周知慣用技術であったプルスタッドを取り付けるという着想に到ることは，当業者であれば何ら困難なことではなく，当然になし得ることである。
加えて，刊行物１に記載された工具保持具の第１部分（シャンク部）の先端に，どのような構成の引込み具係合部を設けるかは，当業者が必要に応じて適宜なしうる設計的事項にすぎない。


２　本件審決は，「刊行物１に記載の工具保持具と刊行物５に記載の工具保持具との組み合わせを思い付いたとしても，刊行物１に記載された工具保持具のシャンク部の先端にプルスタッドを設けるには，深部方向へ引っ張る力と拡張する力との双方の成分を有する力が作用して，シャンク部が深部方向へ引っ張られ第２部分が拡張することにより，シャンク部と第２部分との２箇所で主軸に固定されるという基本的構造・作用を有する刊行物１に記載された工具保持具を，深部方向へ引っ張る力の成分のみを有する力が作用して，シャンク部が深部方向へ引っ張られることにより，シャンク部の１箇所で主軸に固定されるという構造・作用のものに変更し，さらに，引込み具係合部である第２部分に設けられた開口の凹面をプルスタッドに変更しなければならないことになり，このような刊行物１に記載された工具保持具が有する基本的構造・作用を変更することまでも容易に想到することができるものではない」と判断したが，次に述べる点からして，この判断は誤りである。(1)　刊行物１発明において，シャンク部が深部方向へ引っ張られることにより第１部分（シャンク部）が主軸に固定されるという作用と，第２部分が拡張することにより第２部分が主軸に固定されるという作用は，互いに独立した作用であり，そのような作用を有する工具保持具から，そのうちの１つの作用である，深部方向へ引っ張る力の成分を作用させて，第１部分（シャンク部）のみで主軸に固定されるという作用の工具保持具を想到するのは容易である。(2)　また，開口の凹面をプルスタッドに変更することに想到することも容易である。なぜならば，刊行物５の２頁の図面から明らかなように，そもそもプルスタッドは，テーパシャンク部とは別の部材であり，テーパシャンク部の先端部にねじ込んで固定するものだからである。したがって，シャンク部の先端部が開口部であったとしても，そこにプルスタッドを付けることに想到することは容易なのである。
３　本件審決は，構成Ａは，刊行物１ないし５に記載された発明を組み合わせても，当業者が容易に想到することができたものではないと判断しているが，誤りである。
(1)　例えば，刊行物２には，「深部方向へ引張る力により，主軸側のテーパ孔に締り嵌めされる中空テーパシャンク」が記載されているので，刊行物２に記載の中空テーパシャンクに深部方向へ引っ張るためのプルスタッドを組み合わせることを想到することは容易である。
しかも，この中空テーパシャンク部の先端部にプルスタッドを設けるには，甲１１に記載されているシャンク部と同様に，中空テーパシャンク部の先端部の内側に雌ねじ部を形成し，この雌ねじ部にプルスタッドに形成されている雄ねじ部を螺合させればよいのであるから，刊行物２に記載の中空テーパシャンクと刊行物５に記載のプルスタッドを組み合わせることは容易に実施できる。さらに，刊行物２には，刊行物１とは異なり，中空テーパシャンク部が，引込み具の作用により拡張する部分を備えているという記載はない。したがって，仮に刊行物１に記載の工具保持部についての本件審決の前記第２の判断に従ったとしても，刊行物２に記載の中空テーパシャンク部は，外方へ移動する錠止素子を有する引込み具を備えた主軸にのみ適用できるものではないから，刊行物５に記載されている工具保持具と同様に，深部方向に移動する引込み具を備えた主軸に組み合わせることを想到することを妨げる要素を有しない。
以上のとおり，刊行物２に記載された中空テーパシャンク部の先端部に，刊行物５に記載されたプルスタッドを取付けることは，当業者にとって容易に想到できるものである。
(2)　また，刊行物５に記載されているプルスタッドは，甲１１に記載されている中実のシャンク部に取付けられるものであるが，刊行物１に記載された第１部分（中空のシャンク部）を知り得た当業者が，甲１１に記載の中実のシャンク部を刊行物１に記載された第１部分（中空のシャンク部）に設計変更することもまた容易に想到することができるものである。
（被告の反論）
本件審決の相違点２についての判断は正当であり，原告主張の誤りはない。この点に関し，被告は次のとおり付言する。
１　本件発明
(1)　マシニングセンタ主軸（工作機の主軸），マシニングセンタ用ツールシャンク及びプルスタッド等の工具保持具の分野において日本工作機械工業会のＭＡＳ規格による「７／２４テーパ規格」のものが，本件出願当時（１９９３年），広く普及しており，周知であるとともに，日本国内のほぼ全メーカー（上記工作機の主軸，工具保持具の製造者）が採用していた。
本件明細書の「通常の需要者である金属加工業者が所有する工作機の主軸におけるテーパ孔に対して，工作機の主軸における孔縁を損傷することなく装着することが出来る工具保持具・・・工具保持具を提供する」（段落【０００５】）という目的の記載からして，本件発明に係る工具保持具におけるシャンク部は，「日本国内のほぼ全メーカーが採用し，普及している」とされている「７／２４テーパ規格」の主軸に対応合致できる工具保持具である。また，本件発明に係る工具保持具のシャンク部のテーパーの勾配が，「７／２４テーパ規格」に対応するものである点については，特段の疑義はなく，これを否定する証拠もない。「７／２４テーパ規格」による工具保持部のシャンク部は，直径に対して細長い形状（最大口径寸法に対する軸芯方向長さは，１．５倍位）であって，その先端には細長いプルスタッドが付設され，「ロングテーパーホルダ」と呼ばれている。
本件発明に係るプルスタッドは，工作機械の主軸における「７／２４テーパ規格」のテーパ孔に対して，「７／２４テーパ規格」のシャンク部を装着した状態において，工作機の主軸におけるテーパ孔の深部に備える引具に対向する位置に，シャンク部の先端に固着されたプルスタッドが納まるような長さ寸法を必要とするのであるから，本件発明に係る「主軸側の引具でシャンク部を引込むためにシャンク部の先端に設けられたプルスタッド」という構成要件の「シャンク部の先端に設けられたプルスタッド」とは，主軸における一定の長さ寸法で，かつ，所定の勾配に形成されているテーパ孔内の引具に対応させ得るように，所定の勾配でもって，所定の長さ寸法に形成されているシャンク部の先端に固着されているものであって，しかも，上記引具の引込み構造に対応する構成にしてあるプルスタッドを意味するものである。
(2)　そして，シャンクと称されるからには，本件明細書にも記載されているよに，以下に記載する芯ずれ防止機能を果たす領域と，芯振れ防止機能を果たす領域の２つの部分を具備するものでなければならない。
ア　芯ずれ防止について


別紙の「７／２４テーパ規格の参考図面」（以下「別紙図面」という。）に現れているように，主軸２の回転中心（２ｂ）に対して，工具保持具本体６の回転中心（６ａ）が平行状態「α寸法」だけ横に変移すると，当然のことながら刃物は偏心状態で回転し，加工精度が著しく悪くなる。したがって，工具保持部は，この芯ずれを防止する構成を備えなければならない。この芯ずれを防止するための部分としては，主軸２のテーパー孔における先端開口部付近の内周壁（別紙図面中の第１要件領域３６の部分）が好ましい。すなわち，工具保持具のシャンク部１０の最大径の付近（鍔に近い部分）を上記テーパ孔における先端開口部付近の内周壁に固く密着させれば，最も効率よく芯ずれを防止する機能が果たされる。
イ　芯振れ防止について
別紙図面に現れているように，主軸２の先端に工具保持具本体６を装着して高速回転させている状態において，工具保持具本体６の先端にある刃物３０に大きな横方向の力が加わった場合，主軸の回転中心（２ｂ）に対して，工具保持具本体の回転中心（６ａ）の角度が「θ角」だけ傾斜すると，工具保持具本体６に装着した刃物３０の先端が振れる（芯振れする）。刃物３０の先端が芯振れすると，加工精度は著しく悪くなる。したがって，工具保持具は，このような芯振れを防止する構成を備えなければならない。
この芯振れを防止するための部分としては，別紙図面では，主軸２のテーパ孔における深部の内周壁（別紙図面中の第２要件領域３７の部分）が好ましい。工具保持具本体６における鍔の外周を支点２０として描かれる半径３３の円弧33ａがテーパー孔の内周面に食い込む位置が好ましい。すなわち，工具保持具のシャンク部１０のテーパー孔深く挿入された部分（別紙図面中の第２要件領域３７の部分）を上記テーパー孔における深部の内周面に固く密着させれば，最も効率よく芯振れ防止の機能が果たされる。
なお，別紙図面に現れているように，主軸２のテーパー孔における先端開口部付近の内周壁で，工具保持具本体６における鍔の外周を支点２０として描かれる半径３５の円弧35ａと，接線の関係になる部分（別紙図面中の第１要件領域３６の部分）は，工具保持具本体６の先端にある刃物３０に大きな横方向の力が加わった場合，これに耐える力は発生せず，芯振れを防止する効果は生じない。したがって，この部分は芯振れを防止する領域にはならない。ウ本件発明の工具保持具は，その肉厚の構成に係わる関連部分を本件明細書の「特許請求の範囲」記載のように改良することにより，シャンク部１０の先端のプルスタッドを，主軸２が備えている引具４で主軸２のテーパ孔内に引き込むだけの単純な操作で，主軸２のテーパ孔内面３ａに，シャンク部１０のテーパー面を縮めながら密着一体化させ，それと同時に，鍔の当部と主軸の孔縁端面との間を確実に当接させることができ，これによりシャンク部１０に芯ずれを防止する機能と芯振れを防止する機能の両方を兼ね備えさせることができるものである。
２　刊行物１発明
(1)　刊行物１に示される軸部１４は，テーパ孔の勾配を「１／１０テーパ規格」にする「ドイツ工業規格ＤＩＮ」のシャンクの系列に準ずる構成を採用しており，シャンクの長さを著しく短小（ショートテーパーホルダ）にする方式である。刊行物１の第１図～第３図に見られる軸部１４の外周の斜面と第２図の工具支持部材３４の内周面の勾配とは「ドイツ工業規格ＤＩＮ」のシャンクにおける「１／１０テーパ規格」と一致している。
日本工作機械工業会の規格に基づく「７／２４テーパ規格」の工具保持具におけるツールシャンクのシャンク部とプルスタッドの合計寸法は，非常に長くなるが，近年，工具保持具の交換においてロボットが利用されるようになると，上記の規格の工具保持具においてはシャンク部とプルスタッドの合計寸法が長いことが作業効率の面で悪影響を及ぼすことが明らかになった。このような時代の変革に伴う事情から考案されたのが，工作機の主軸におけるテーパ孔の勾配を「１／１０テーパ規格」に小さくする規格を採用することにより，シャンクの長さを著しく短小（ショートテーパーホルダ）にする方式である。
(2)　刊行物１記載の軸部１４は，主軸７６側の錠止素子３６，錠止ロッド３８及びスタブ４２の組合せからなる錠止機構を用い，錠止機構における錠止素子３６の外方への移動により，錠止素子３６と係合して軸部１４を後方へ引き込むとともに軸部１４における第２部分２１を半径方向に拡張する手段を講じることによって，①第１部分１９には，「半径方向の位置決めと半径方向の支持」を与えて芯ずれの防止をなさしめ，②第２部分２１には，外周に向けて弾性的に拡張させることにより静的かつ動的剛性を与えて第２部分２１の外周面（回転面２２）に芯振れを防止する機能を与えている。
そして，刊行物１に示される軸部１４の一部を構成する第１部分には，同刊行物の明細書に記載のとおり，「半径方向の位置決めと半径方向の支持を与え」て芯ずれの防止をする機能が存在するが，刊行物１の図面ないし明細書の記載内容からして，同部分に芯振れを防止する機能が存在しないことは明らかである。また，刊行物１には，「第２部分２１を外周に向けて弾性的に拡張させない」ことを条件として，第２部分２１に対して「静的かつ動的剛性を与え」，第２部分２１の外周面（回転面２２）に芯振れを防止する機能を与えることが可能になる点の構成についても，全く記載がなく，そのような示唆もない。
３　相違点２についての判断について
(1)前記１，２に述べたところから明らかなとおり，そもそも，本件発明と刊行物１に記載の工具保持具とは，シャンク部に必須の芯ずれを防止する機能と芯振れを防止する機能の両方を備えさせるための具体的な技術思想が，相互に全く異なるものであるから，両者は具体的構成において相違があり，刊行物１に記載のものに本件発明の相違点２に係る構成の予測性があるとはいえない。(2)　前記２に述べたところから明らかなとおり，刊行物１発明においては，軸部１４の先端部である第２部分２１に，「静的かつ動的剛性を与え」て，芯振れを防止する機能を発揮させるため，「軸部１４を後方へ引込むと共に軸部１４における第２部分２１を半径方向に拡張する手段」を備えることが必須の構成要件とされている。


このような技術的要求がある軸部１４の先端部である第２部分２１に換ええて，主軸における深部の一方向へ引き込むためにのみ用いられ，シャンク部の先端を半径方向に拡張する機能を備えていないプルスタッドを設けることは，軸部１４から外周に向けて弾性的に拡張させる部分を奪い去るものであり，軸部１４における芯振れを防止する機能を失わせるものである。
したがって，刊行物１発明において，軸部１４の先端部にプルスタッドを設けることは，当業者の想定し得ないことである。
(3)　刊行物１に記載の工具保持具は，シャンクの長さを著しく短小（ショートテーパーホルダ）にする方式であるから，該「工具保持具」の軸部１４から，主軸の内部における引込み具（本件発明の「引具４」の相当するもの）に係合させ得るようにプルスタッドを突出させようとすれば，主軸の内部の奥深くにある引込み具に届くだけの随分と長いプスタッドを採用しなければならない。このように長いプルスタッドを該工具保持具の軸部１４から主軸側のテーパ孔深く存在する引込み具に達するまで大きく突出させることは，前記２で述べた軸部１４の短小である点の特長を害することを意味する。
このように折角，短い軸部１４を提供しようとする場合に，それの特長を損じるような着想は，当業者においては，技術的常識からあり得ないことである。(4)　刊行物１に記載された工具保持具の軸部１４の外周の勾配は，ドイツ工業規格ＤＩＮの「１／１０テーパ規格」である。これに対し軸部１４を装着するための主軸及び引込み具の構成は，日本工作機械工業会の規格に基づき「７／２４のテーパ規格」に構成されており，ドイツ工業規格の流れに基づく「１／１０テーパ規格」の軸部を受け入れることはできない。
仮に受け入れられたとしても，ドイツ工業規格ＤＩＮの「１／１０テーパ規格」の軸部１４の外周の勾配は，「７／２４テーパ規格」に構成されている主軸の外周に密着せず，両者間には芯振れを防止する効果も，芯ずれを防止する効果も生じることはなく，工具保持具（軸部１４）としてはその機能を発揮し得ない。このことは，刊行物１に記載の軸部１４の先端に，どのような構成の引込み具を設けても同じことである。
この点から判断しても原告の主張は根拠がない。
第４　当裁判所の判断
１　原告は，本件審決は，相違点２についての判断を誤り，その結果，本件発明の進歩性に関する判断を誤ったものである旨主張するので，以下判断する。(1)　前記第２の３に記載のとおり，本件審決は，刊行物１に記載された工具保持具と刊行物５に記載された工具保持具とは，適用できる主軸が異なるので，両者の組み合わせを思い付くことは，容易なことではないと判断しているので，まず，この判断の当否について検討する。
ア　刊行物１には次のとおり記載されている。
(ア)「半径方向の位置決めと半径方向の支持のための工具ホルダ軸部のテーパ状の第１部分と，支持部材のボアのテーパ状の部分との間の締り嵌め。」
（３頁左下欄１６～１８行）
(イ)　「工具部材（「工具ホルダ」の誤記と認める。）１０は，先端１２と，この先端に連なる軸部１４と，先端１２と軸部のつけねの後方突き合わせ面１６とを有する。先端１２は，その性質上では従来のものと変らず，シムを咬ませるための従来の工具受けポケット１８と，・・・とを有するものである。」（４頁左上欄１６行～末行）
(ウ)　「後方突き合わせ面１６は，工具ホルダ１０が装着される工具支持部材の前方向き面と突き合されるようになっている。・・・第１図に図示のように，軸部１４は，好ましくは，工具ホルダ１０と一体のものであり，好ましくは，単一の鋼鉄製ワークから機械切削されたものである。」（４頁右上欄６～１３行）(エ)　「軸部１４は，少なくとも部分的に，好ましくは全体が管状のものとされている。軸部１４の外表面は，２つの部分に分けられている。第１の部分１９は，対象縦軸を回転中心とする第１の回転面２０をを（注：「を」の重複記載は誤記と認める。）有しており，この回転面１９（注：「１９」は「２０」の誤記と認める。）は，半径方向外方を向き，後方に向い内方にテーパ状となっている。第１図に図示のように，好ましくは，この第１の回転面は，円錐である。軸部１４の第１部分の後方でこれに連なり，管状の第２の部分２１が設けられている。この第２部分２１は，上記第１回転面２０の後方かつ内方に位置する第２の回転面２２を有する。第２回転面２２は，好ましくは，第１回転面２０と同軸であり，また好ましくは，円筒径（注：「径」は「形」の誤記と認める。）のものである。軸部１４の第２部分２０（注：「２０」は「２１」の誤記と認める。）は，第１の（注：「の」は「と」の誤記と認める。）第２の開口２４が穿孔されている。・・・第１と第２の開口２４は，それぞれ第１と第２の前方を向いた突きあわせ凹面２６を有し，この突き合わせ凹面２６は，前方に延びると共に，軸部の内面２８から半径方向に延びている。」（４頁左下欄４行～末行）
(オ)　「第２図を参照するに，工具ホルダ１０は，錠止素子３６を介して工具支持部材３４に弾性的に装着されている・・・錠止素子３６と錠止ロッド３８とスタブ４２の組合せで，錠止機構を構成している。第２図に図示のように，錠止ロッド３８の直径は，長て方向通路４０の直径より小さくし，錠止ロッド３８が，錠止時にひとりでにセンタリングしうるようになっている。錠止ロッド３８の先端は，２つの従来式の円筒形の突き合わせ傾斜面４４を有しており，この傾斜面により，錠止ロッド３８が抜かれて第２図のように後方に維持されたときに，球体３６がスタブ４２内の径方向円筒開口４８を通して外方に押出される。錠止ロッド３８が，前方に押されて工具ホルダが解放されると，球体３６は，従来式の凹面４６に，受入れられて工具ホルダが除去可能となる。


錠止時，傾斜面４４により錠止球体が外方に移動せしめられたときに，これら球体は，開口２４内の前方を向いた突き合わせ凹面２６およびスタブ４２の半径方向開口４８の後方を向いた凹面５０とに突き合されることになる。この方法により，後方ならびに半径方向外方の双方の成分を有する力が，工具支持部材３４のボア５１内に挿入された工具ホルダ１０の軸部に加えられる。この力の後方成分は，第１回転面２０を，縦軸Ｘ－Ｘの周りのボアの前方回転面５２に対し締り嵌めさせる。この前方回転面５２は，半径方向内方を向くものであり，後方に向って径方向内方にテーパし，第２図に図示のように，好ましくは円錐状であり，軸部の第１回転面と同じ角度で内方にテーパしているものである。軸部の第１回転面２０とボアの前方回転面２０（注：「２０」は「５２」の誤記と認める。）が互に締り嵌めされると，工具ホルダの後方面１６が，工具支持部材３４の後方面５４と突き合わせされるようになる。
軸部１４に加えられる力の半径方向外方成分は，第２回転面２２の少なくとも一部を，好ましくは，第１と第２の前方を向いた突き合わせ凹面２６の後方領域の位置で，弾性的に拡張し，これを縦軸Ｘ－Ｘの周りのボアの半径方向内方向きの後方回転面５６と突き合させる。ボア面５６は，好ましくは，凹状円筒形となし，軸部の凸状円筒形面２２に対してより完全な突き合わせを確実に行なわせるようにする。好ましくは，ボア面５６の外径は，非拡張状態で，第２の回転面２２の外形（注：「形」は「径」の誤記と認める。）より０．００２から０．００４インチ大きいものとする。」（５頁左上欄２行～左下欄４行）(カ)　「第２図に図示のように，工具支持部材は，ターレット，主軸，中ぐりロッドなどの大きな従来式の機械あるいはベース部材７６に，・・・固定しても良い。」（６頁左上欄７～１１行）
(キ)　第１図は，工具ホルダの１実施例の斜視図であり，工具ホルダ１０の後方突き合わせ面１６が鍔状であり，また，第１部分１９の先端側に開口２４を有する第２部分２１が設けられていることが示されている。イ　上記の記載によれば，刊行物１に記載された工具ホルダー１０は，引込み具である錠止素子３６が外方へ移動して引込み具係合部である第２部分２１に設けられた開口の凹面と突き合わされることにより，深部方向成分である工具保持具を深部方向へ引っ張る力と半径方向外方成分である第２部分２１を拡張する力との双方の成分を有する力が工具保持具に作用し，深部方向へ引っ張る力により工具保持具の第１部分１９の外周面と工具支持部材３４のテーパ孔の内周面とが締り嵌めされ，また，第２部分２１が拡張して第２回転面２２と工具支持部材の後方回転面５６とが突き合わされることにより，主軸に固定されるものである。そうすると，刊行物１に記載された工具ホルダは，上記のような外方へ移動する錠止素子を有する引込み具である錠止機構を備えた主軸に適用できるものであり，この機構の作用により当該工具保持具に深部方向へ引っ張る力と拡張する力との双方の成分を有する力が作用して，第１部分１９が深部方向へ引っ張られ，第２部分２１の第２回転面２２が拡張して工具支持部材の後方回転面５６と突き合わされることにより，第１部分１９と第２部分２１との２箇所で主軸に固定されるという構成・作用を有するものであるこということができる。ウ　一方，本件明細書の「特許請求の範囲」の請求項１の「本体の軸線方向の一端には工具保持具を備え，・・・主軸側の引具でシャンク部を引込むためにシャンク部の先端に設けられたプルスタッドとを備え，・・・工具保持具において，・・・ことを特徴とする工具保持具」との記載形式からみて，被告は上記クレームの傍線部分を含む冒頭から「工具保持具において」までが従来技術として公知であることを自認していることが明らかである。現に，刊行物５（昭和５０年１０月発行）の４頁の「４．種類」の欄の解説図１及び解説図２及び「プルスタッドは引張り機構によるつかみ部の角度により２種類に分けた。引張り機構は大別すると，解説図１のようにボールを介してツールシャンクを後方へ引張る方式（以下「ボール方式」という）と，解説図２のようにコレットによる方式（以下「コレット方式」という）とがある。」との記載から，同刊行物にはプルスタッドをテーパシャンク部の先端に設けた工具保持具が開示されているということができる。プルスタッドは，主軸側の引具でシャンク部を引き込むためのものであることは技術常識であるところ，上記認定の各事実からすれば，「主軸側の引具でテーパシャンク部を引き込むためにシャンク部の先端に設けられたプルスタッド」の構成（構成Ａ）は，本件特許出願当時周知であったと認められる。エところで，刊行物５に記載されているようなプルスタッドが，深部方向に移動する引込み具を備えた主軸のみに適用できるものであること，引き込み具の深部方向へ引っ張る力のみを工具保持具に伝える機能しか有さず，したがって，プルススタッドをシャンク部の先端に設けた工具保持具においては，刊行物１に記載の工具保持具のような引込み具の作用により拡張する部分が存在しないことは，技術常識に照らして明らかである。
そうすると，刊行物５に記載の工具保持部と刊行物１に記載の工具保持部とは，本件審決の指摘するとおり，適用できる主軸が異なるものであり，また，前者が深部方向へ引っ張る力の成分のみを有する力が作用して，シャンク部が深部方向へ引っ張られ，これによりシャンク部が１箇所で主軸に固定される構成・作用のものであるのに対し，後者は，深部方向へ引っ張る力と半径方向外方へ拡張する力の両方の力の成分を有する力が作用して，第１部分１９（シャンク部）が深部方向へ引っ張られて締り嵌めされ，第２部分２１の第２回転部分２２が拡張して工具支持部材の後方回転面５６と突き合わされ，第１部分１９（シャンク部）と第２部分２１の２箇所で主軸に固定されるという構成・作用を有するものである点でも異なるものである。


しかしながら，刊行物１に記載の工具保持具の錠止機構及び第２部分２１に設けられた開口の凹面２４と刊行物５に記載の引具及びプルスタッドは，それぞれ主軸側の引込み具及び工具保持部の引込み具係合部であるという点で一致し，この点に関する限り同一の技術分野に属するものといえる。また，工具保持具に係る技術分野において，工具保持具のシャンク部（軸）と主軸とを確実に嵌合（又は接合）固定し，芯ずれ，芯振れを防止するということは共通の技術課題というべきであり，刊行物１に記載の工具保持具と刊行物５に記載の技術構成を有する工具保持具とは技術課題を共通にするものというべきである。そうであれば，当業者において，刊行物１に記載の主軸側の引込み具及び工具保持具の引込み具係合部として，刊行物５に記載のものを採用することは容易に想到し得る程度のことというべきである。そして，前記ウのとおり，刊行物５に記載の技術事項は周知であったのであるから，刊行物１に記載の工具保持部の引込み具係合部としてプルスタッドを採用する場合には，主軸の引込み具についてもこれに合わせて変更すべきこと，また，刊行物１に記載の工具保持部の引込み具係合部としてプルスタッドを採用し，これに応じて主軸の引き込み具が変更された場合には，工具保持部の主軸への固定に関する構成も，深部方向へ引っ張る力のみが作用して，シャンク部が深部方向へ引っ張られ，これによりシャンク部が１箇所で主軸に固定される構成に変更されることは，いずれも，当業者にとっては自明のことというべきである。したがって，刊行物５に記載の工具保持部と刊行物１に記載の工具保持部とでは，適用できる主軸が異なり，また，当該工具保持部を主軸へ固定するための構成が相違するという点は，刊行物１発明に刊行物５に記載の技術事項の適用を着想することの阻害要因になるということはできない。(2)　被告は，刊行物１発明に刊行物５に記載の技術事項を適用して相違点２に係る構成を想到することは容易でないとして縷々主張するが，以下のとおり，いずれも理由がない。
ア被告は，本件発明に採用されている刊行物５に記載の構成を有する工具保持部と刊行物１に記載の工具保持具とは，シャンク部（軸部）に必須の芯ずれを防止する機能と芯ぶれを防止する機能の両方を備えさせるための具体的な技術思想が，相互に全く異なるものであるから，両者は具体的構成において相違があり，刊行物１に記載のものに本件発明の相違点２に係る構成の予測性があるとはいえない旨主張する。
被告の上記主張は，要するに，刊行物５に記載の構成を有する工具保持具と刊行物１記載の工具保持具とは，シャンク部が主軸に固定される構成が異なるから，刊行物１発明に刊行物５に記載の技術事項を適用することには阻害要因があるというに帰着するものと解されるところ，上記構成の相違が刊行物１発明に刊行物５に記載の技術事項の適用を着想することの阻害要因になるといえないことは，
前記(1)に説示したとおりである
（なお，本件発明に係る工具保持具おいて，工具保持具本体６の先端に横方向の力が加わると，主軸２の回転中心と工具保持具本体６の回転中心との間には芯振れが生じるが，技術常識に照らしてみれば，工具保持具本体６のシャンク部は主軸２のテーパ孔に嵌合固定されているから，シャンク部には工具保持具本体６の傾斜に抗する力が生じると考えられるのであって，シャンク部の領域はテーパ孔に嵌合固定されることによりすべての部分で芯振れを防止する機能を有するものと認められる。また，刊行物１において，第１部分１９も，工具支持部材３４に嵌合固定されることにより芯振れを防止する機能を有することは後記イに説示するとおりである。芯振れ防止の機能に関する被告の主張のうち上記認定に反する部分は採用することができない。）
イ　被告は，刊行物１発明においては，軸部１４の先端部である第２部分２１に「静的かつ動的剛性を与え」て，芯振れを防止する機能を発揮させるため，「軸部１４を後方へ引込むと共に軸部１４における第２部分２１を半径方向に拡張する手段」を備えることが必須の構成要件とされているところ，第２部分２１をプルスタッドに換えることは，軸部１４から外周に向けて弾性的に拡張するさせる部分を奪い去るものであり，軸部１４における芯振れを防止する機能を失わせるものであるから，かかる置換えは，当業者の想定し得ないことである旨主張する。そこで考えるに，刊行物１には，「本発明の工具ホルダは，工具支持部材とともに以下のような突き合わせを３箇所で使用している。すなわち，(1)　軸方向の支持と位置決めのための工具ホルダ上の後方面と工具支持部材の前方面との間の突き合わせ。(2)　半径方向の位置決めと半径方向の支持のための工具ホルダ軸部のテーパ状の第１部分と，支持部材のボアのテーパ状の部分との間の締り嵌め。(3)不可分な半径方向支持を与えて静的かつ動的剛性を与えるための軸部の第２部分と工具支持部材のボアとの間の拡張可能の突き合わせ。」（３頁左下欄１１～２１行）と記載されている。この記載に技術常識を併せれば，第１部分１９は，工具支持部材のボアのテーパ状の部分に締り嵌め固定されることにより，工具ホルダ１０の傾動を阻止し，芯ずれ，芯振れを防止する機能を果たすものと認められる。そして，刊行物１に記載の主軸側の引込み具及び工具保持具の引込み具係合部として，刊行物５に記載の引具及びプルスタッドを採用する際に，プルスタッドの取り付けられるテーパシャンクを主軸側のテーパー孔に確実に締り嵌めさせ芯ずれ，芯振れの防止を図るため，テーパシャンクの口径及び長さをどのように設定するかは当業者が適宜なし得る設計事項というべきである。刊行物１発明において，第１部分１９には芯振れを防止する機能がないことを前提に，第２部分２１をプルスタッドに換えることは，軸部１４における芯振れを防止する機能を失わせるものであるとする被告の上記主張は採用できない。ウ　被告は，刊行物１に記載の工具保持具は，工作機の主軸におけるテーパ孔の勾配を「１／１０テーパ規格」に小さくする「ドイツ工業規格ＤＩＮ」のシャンクの系列に準ずる構成を採用しており，軸部１４の長さを著しく短小（ショートテーパーホルダ）にする方式のものであるところ，これに刊行物５に記載のプルスタッドを適用するとシャンク部が長くなり，短い軸部１４の特長が損なわれるのであって，当業者がこのような工具保持具の特長を損なうような着想をすることはあり得ない旨主張する。


平成１４年（ネ）第６３１１号　不正競争行為差止等請求控訴事件
平成１６年７月２６日口頭弁論終結
（原審・東京地方裁判所平成１３年（ワ）第１５５９４号，平成１４年１１月１４日判決）
判　　　　決
控訴人（原告）　任天堂株式会社
（以下「控訴人任天堂」という。）
控訴人（原告）　株式会社インテリジェントシステムズ（以下「控訴人イズ」という。）
控訴人ら訴訟代理人弁護士　青柳昤子，林いづみ
被控訴人（被告）　株式会社エンターブレイン
（以下「被控訴人エンターブレイン」という。）
被控訴人（被告）　有限会社ティルナノーグ
（以下「被控訴人ティルナノーグ」という。）
被控訴人（被告）　Ａ
（以下「被控訴人Ａ」という。）
被控訴人ら訴訟代理人弁護士　宇都宮秀樹，小野寺良文，早川学，末吉亙
主　　　　文
１　控訴人イズの控訴をいずれも棄却する。
２　控訴人任天堂の控訴に基づき，原判決を次のとおり変更する。(1)　被控訴人らは，控訴人任天堂に対し，連帯して７６４６万７７２０円及びこれに対する平成１３年８月８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(2)　控訴人任天堂のその余の請求（当審の追加請求を含む。）をいずれも棄却する。
３　訴訟費用は，第１，２審を通じ，(1)控訴人イズと被控訴人らとの間においては，控訴人イズに生じた費用の全部及び被控訴人らに生じた各費用の２分の１を控訴人イズの負担とし，(2)控訴人任天堂と被控訴人らとの間においては，控訴人任天堂に生じた費用の３分の１と被控訴人らに生じた上記費用のうち控訴人イズに負担させた部分を除くその余の部分（２分の１）の３分の１とは，被控訴人らの負担とし，控訴人任天堂及び被控訴人らに生じたその余の費用をいずれも控訴人任天堂の負担とする。
４　この判決は，第２項(1)に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１　控訴人らの求めた裁判
１　原判決を取り消す。
２(1)　被控訴人エンターブレイン及び被控訴人ティルナノーグは，プレイステーション版ゲームソフト「ティアリングサーガ　ユトナ英雄戦記」（発売元　被控訴人株式会社エンターブレイン）を製造，販売，頒布してはならない。(2)　被控訴人らは，控訴人任天堂に対し，連帯して１億２９１５万円及びこれに対する平成１３年８月８日（訴状送達の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(3)　被控訴人らは，控訴人イズに対し，連帯して１億２９１５万円及びこれに対する平成１３年８月８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(4)　仮に，控訴人イズが不正競争防止法上の請求主体と認められない場合には，被控訴人らは，控訴人任天堂に対し，連帯して２億５８３０万円（上記(2)の１億２９１５万円を含む。）及びこれに対する平成１３年８月８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３　訴訟費用は，第１，２審を通じ，被控訴人らの負担とする。４　仮執行の宣言。
第２　事案の概要
１　事案の概要
本件は，控訴人らが，被控訴人らに対し，①被控訴人らが製造，販売等するゲームソフトは，控訴人らが著作権を有するゲームソフトを翻案したものであるか，又は，②被控訴人らによる被控訴人らの上記ゲームソフトの製造，販売等の行為は，控訴人らの周知・著名なゲームシリーズの商品等表示を使用するなどして，他人の商品等と混同を生じさせる不正競争行為である，と主張し，①著作権法に基づき，又は，②不正競争防止法に基づき，損害賠償の支払いを求めるとともに，被控訴人エンターブレイン及び被控訴人ティルナノーグに対し，被控訴人らの上記ゲームソフトの製造，販売，頒布の差止めを求めた事案である。２　原判決は，①被控訴人らの上記ゲームソフトは控訴人らが著作権を有するゲームソフトの翻案には該当せず，また，②被控訴人らの上記行為は不正競争行為に当たらないとして，控訴人らの請求をいずれも棄却した。そこで，控訴人らは，原判決を不服として，本件控訴を提起した。
３　控訴人らは，当審において，著作権法に基づく請求を主位的請求とし，不正競争防止法に基づく請求を予備的請求とするとともに，控訴人イズが不正競争防止法上の請求主体と認められない場合につき，上記第１の２(4)のとおり，損害賠償請求を追加（増額）した。
控訴人らの主張は，後記第４のとおりであるが，原審における主張と相違する主要な点は，以下のとおりである。
(1)　著作権法に基づく請求について
(ｱ)　控訴人らは，当審では，原審において主張していた「外伝」（ゲームの略称については後出のとおり。他のゲームにつき同じ。）の全体マップ部分の著作物の翻案，「聖戦の系譜」及び「紋章の謎」のゲームソフトにおける登場人物等の影像の著作物の翻案の主張を行わないこととした。したがって，「トラキア」のゲームソフトの翻案のみが当審では問題となる。
(ｲ)　「トラキア」の著作物の翻案の内容について，控訴人らは，当審において，①被控訴人ゲームの全体が「トラキア」全体の翻案となる，又は，②被控訴人ゲームの「戦闘マップをプレイする場面」が「トラキア」全体の翻案となる，又は，③被控訴人ゲームの「戦闘マップをプレイする場面」が「トラキア」の「戦闘マップをプレイする場面」の翻案となる，との選択的主張を行った。(ｳ)　控訴人らは，当審において，「トラキア」と被控訴人ゲームのゲームソフトに共通する表現形式として，別紙１記載のとおり主張した。
(2)　不正競争防止法に基づく請求について
控訴人らは，当審において，控訴人ゲーム及び被控訴人ゲームの影像表示を，別紙３のとおり主張した。
４　前提となる事実（争いのない事実）
(1)　当事者


控訴人任天堂は，家庭用ビデオゲーム機及びゲームソフトなどの開発，製造，販売等並びにキャラクター商品化業務等を業とする会社であり，控訴人イズは，コンピューターソフトウエアの設計，販売等を業とする会社である。被控訴人Ａは，昭和６３年３月３１日から平成１１年８月１５日まで被控訴人イズの従業員（退職時における役職は開発部部長）であった者である。被控訴人ティルナノーグは，被控訴人Ａが，控訴人イズに在職中の平成１１年７月２７日に設立したもので，コンピュータソフトウェアの設計，販売等を業とする会社であり，設立以来現在に至るまで，被控訴人Ａが代表者を務めている。被控訴人エンターブレインは，株式会社アスキーの子会社で，書籍・雑誌の出版，販売，コンピューター関連のソフトウェアの製造販売等を業とする会社である。
(2)　控訴人らによるゲームソフトの制作，製造，販売控訴人イズは，以下のアないしオの各ゲームソフト（商品名ファイアーエムブレム・シリーズのゲームソフト。以下，アを「暗黒竜と光の剣」，イを「外伝」，ウを「紋章の謎」，エを「聖戦の系譜」，オを「トラキア」といい，アないしオを総称するときは，「控訴人ゲーム」又は「ファイアーエムブレム・シリーズ」という。）をファミコン又はスーパーファミコン用に制作し，控訴人任天堂は，控訴人イズの使用許諾に基づいて，控訴人ゲームを製造，販売した。
ア　ファミリーコンピュータ用ゲームソフト
タイトル：「ファイアーエムブレム　暗黒竜と光の剣」
発売年月日：平成２年４月２０日
イ　ファミリーコンピュータ用ゲームソフト
タイトル：「ファイアーエムブレム　外伝」
発売年月日：平成４年３月１４日
ウ　スーパーファミコン用ゲームソフト
タイトル：「ファイアーエムブレム　紋章の謎」
発売年月日：平成６年１月２１日
エ　スーパーファミコン用ゲームソフト
タイトル：「ファイアーエムブレム　聖戦の系譜」
発売年月日：平成８年５月１４日
オ　スーパーファミコン用ゲームソフト
タイトル：「ファイアーエムブレム　トラキア７７６」
発売年月日：平成１１年９月１日
(3)　被控訴人らの行為
被控訴人Ａは，被控訴人ティルナノーグ代表者として，プレイステーション用ゲームソフト商品（商品名「ティアリングサーガ　ユトナ英雄戦記」，発売元は被控訴人エンターブレイン。以下「被控訴人ゲーム」という。）の制作行為に主体的に関与し，その関与の下に，被控訴人ティルナノーグと被控訴人エンターブレインは，被控訴人ゲームを共同して制作した。
被控訴人ゲームの旧名称は，「エムブレムサーガ」であり，被控訴人らは，ゲーム雑誌等の雑誌，インターネット公式サイト，テレビコマーシャル，販売促進用ビデオ，ポスターの掲示，テレフォンカードキャンペーン，雑誌付録体験版ソフト，体験版ソフトの特典付き予約キャンペーンなどにおいて，この表示を使用した。平成１３年４月２日ころ，被控訴人らは，被控訴人ゲームの名称を「エムブレムサーガ」から「ティアリングサーガ　ユトナ英雄戦記」に変更し，同年５月２４日以降，被控訴人エンターブレイン及び被控訴人ティルナノーグは，発売元を被控訴人エンターブレインとして被控訴人ゲームを販売している。被控訴人ゲームの旧名称である「エムブレムサーガ」との表示は，名称変更後もプレイステーションドットコムのホームページで使用されるなど第三者によって使用が続けられている。
(4)　著作権の持分譲渡
控訴人イズは，平成１３年４月１７日，控訴人任天堂に対し，トラキアにかかる著作権の持分２分の１を譲渡する旨合意した。
(5)　被控訴人ゲームの販売実績等
被控訴人ゲームは，平成１３年５月２４日の発売開始以来，同年７月８日現在で，３４万５４３０本が販売されており，その希望小売価格は１本当たり６８００円であるから，販売総額は，２３億４８９２万４０００円である。
第３　本件の争点
１著作権法に基づく請求（主位的請求）
(1)　トラキアの著作権の控訴人イズへの帰属
(2)　被控訴人ゲームは，トラキアの翻案に該当するか
(3)　トラキアへの依拠の有無
(4)　被控訴人らの故意又は過失の有無
(5)　損害額
２　不正競争防止法に基づく請求（予備的請求）
(1)　控訴人イズは，不正競争防止法２条１項１号，２号にいう「他人」に該当す
るか
(2)　控訴人ゲームの商品等表示（「ファイアーエムブレム」との表示，「エムブレム」との表示，影像とその変化の態様）は，商品等表示性を有し，周知又は著名か(3)　控訴人ゲームの上記各商品等表示と被控訴人ゲームの「エムブレムサーガ」との表示はそれぞれ類似しているか。
(4)　被控訴人らの行為は混同を生じさせる行為に当たるか
(5)　差止請求の要件の充足性
(6)　被控訴人らの故意又は過失の有無
(7)　被控訴人らの行為と損害の因果関係及び損害額
第４　争点についての当事者の主張
第４-1著作権法に基づく請求（主位的請求）について
（控訴人らの主張）
１　著作権の帰属
法人たる控訴人イズは，自らの発意に基づき，その業務に従事する者をしてゲームソフトの著作物であるトラキアを職務上作成させ，自己の著作の名義の下に公表した。したがって，控訴人イズは，著作権法１５条１項の「職務上作成する著作物の著作者」との要件を充足している。
被控訴人らは，トラキアは控訴人イズの名義で公表することが予定されていなかったと主張するが，トラキアは控訴人イズの発意に基づき，被控訴人Ａを含む控訴人イズの従業員が職務上作成したものであり，将来控訴人イズの名義の下に公表することについて控訴人イズと被控訴人Ａを含む従業員との間で了解が存在していたものであるから，「公表」の要件を充足する。
２　被控訴人ゲームはトラキアの翻案に該当するかどうか
(1)　侵害著作物及び被侵害著作物（選択的主張）
被控訴人ゲームは，①その全体がトラキア全体を翻案し（選択的主張１），又は，②その一部である「戦闘マップをプレイする場面」（範囲については後記(3)(ｳ)記載のとおり）がトラキア全体を翻案し（選択的主張２），又は，③その一部である「戦闘マップをプレイする場面」がトラキアの一部である「戦闘マップをプレイする場面」を翻案した（選択的主張３）ものである。
(2)　翻案の意義及び判断基準


(ｱ)　翻案とは「既存の著作物に依拠し，かつ，その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ，具体的表現に修正，増減，変更等を加えて，新たに思想又は感情を創作的に表現することにより，これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為」（昀一小判平成１３年６月２８日民集５５巻４号８３７頁，以下「江差追分事件上告審判決」という。）をいう。このように，翻案は，原著作物を利用して創作性を加え，別個の著作物である二次的著作物を創作する行為であるから，二次的著作物と原著作物との間に著作物としての同一性は失われているが，原著作物と二次的著作物の特徴の同一性が維持されている場合に成立する。原著作物の特徴の同一性が失われるに至ったかどうかは，原著作物を知る者が，二次的著作物に接した場合に，原著作物の「表現上の本質的な特徴」を感得できるどうかにより判断される。(ｲ)　翻案に該当するかどうかは，まず，原著作物と二次的著作物とを対比し，共通する表現形式と異なる表現形式を把握し，次に，共通する表現形式と異なる表現形式について，それぞれの創作性の存在及び程度を検討し，昀後に，両者の相関関係を比較衡量して，全体的・総合的観察を行うことにより判断されるべきである。そして，全体的・総合的観察を行うに当たっては，①異なる表現形式に創作性があっても，共通する表現形式が創作性の高い部分に存在すれば，原著作物の創作的な表現形式の特徴の同一性が肯定されるという点（創作性の質），②二次的著作物によって利用された表現形式の量が多いほど，原著作物の創作的な表現形式の特徴の同一性が肯定されるという点（創作性の量），③原著作物の創作的な表現形式やその特徴が，外面的・具体的な表現形式から，より内面的・抽象的な表現形式として把握される部分に認められるに従って，そこから外面に向けて表現する選択の幅をすべて包含し得ることになるから，表現形式の特徴の同一性の範囲が広く認められやすいとの点を考慮すべきである。
(3)　トラキアの概要
翻案の判断は，著作物の性質や内容に基づいて行うことが必要であるところ，トラキアの概要は，以下のとおりである。
(ｱ)　基本ストーリー
トラキアは，戦略性の高い戦闘システムと壮大なシナリオを満喫できるシミュレーション・ロールプレイング・ゲーム（以下「ＳＲＰＧ」という。）である。西洋中世をモチーフとして，ペガサスユニット，ドラゴンユニット，魔道士ユニットなども登場するファンタジーな世界を背景とし，架空の大陸における架空の小王国，小公国，小領主国間の戦乱を舞台とする。主人公は，亡国の少年王子である。プレイヤーは，西洋中世風の架空の要塞，山岳地帯，領主館内，峡谷，森林地帯，民家の点在する村，城内，祭壇等を背景とし，章立てで次々と表示されるマップ上で，主人公や自軍ユニットを移動させ，戦闘等を行って仲間を増やし，成長させ，敵側を制圧する。死亡したユニットは原則として生き返らず，主人公の死亡によってゲームオーバーとなる。
(ｲ)　登場ユニット
トラキアには，敵国に祖国を追われ王国再興のために立ち上がる亡国の王子である主人公と，主人公を助けて共に敵を制圧する自軍ユニットと，相手方となる敵軍ユニットが登場する。トラキアでユニットとして登場する人物は全９５人であるが，これを分類すると，主人公ユニット，ペガサスユニット，ドラゴンユニット，馬ユニット，踊れるユニット，杖ユニット，魔道士ユニット，斧ユニット，弓ユニット，剣ユニット，アーマーユニット，盗賊ユニットの合計１２種に分類される。
(ｳ)　全体構成
トラキアにおいては，タイトル画面の後，ゲームの舞台となる架空の大陸全体のマップ（以下「全体マップ」という。）が画面表示される。この全体マップは，セピア色の古地図として表現されており，個々の戦闘マップの所在場所とこれらをつなぐ道等を表現している。全体マップの画面上には，自軍ユニットの移動に関連するストーリーが文字で順次表示され，移動すべきポイントの説明が終わると，画面は戦闘の行われるマップ（以下「戦闘マップ」という。）へと移行する。戦闘マップは，西洋中世風の要塞，領主館内，山岳地帯，峡谷，民家の点在する村，城内，祭壇等を背景とする複数のマップであり，それぞれが章立てられてタイトルがつけられている。戦闘マップ画面への移行後，プレイヤーは，そのマップの地形等を出撃前スクロールで確認したり，出撃前の自軍ユニットの編成，ユニットの所持するアイテムの編集をしたりする（以下，この場面を「戦闘前の出撃準備場面」という。）。その上で，メニューコマンドで「進撃」を選択すると，戦闘が開始される前に，戦闘前の会話場面が画面表示される。
戦闘前の会話場面が終了すると，自軍ユニットと敵軍ユニットが戦闘を行う場面となり，プレイヤーがカーソルを操作して自軍ユニットを行動させる局面（以下「自軍ターン」という。）と，コンピューターが自動的に敵軍ユニットを行動させる局面（以下「敵軍ターン」という。）がマップクリアまで交互に繰り返される（以下，この場面を「戦闘マップをプレイする場面」という。）。自軍ターンにおいてプレイヤーが自軍ユニットに行わせることができる行動は，①待機，②攻撃，③その他の行動（後記の共通表現(9)ないし(42)）であり，プレイヤーが「攻撃」を選択すると，自軍と敵軍のユニットが１対１で戦う場面が，設定により自動的に，アニメーション切替戦闘場面又はオンマップバトル場面の形式で表示される。この自軍ターンと敵軍ターンの繰返しは，プレイヤーが各戦闘マップに設けられたクリア条件を達成するまで続けられ，クリア条件を達成すると，当該戦闘マップをクリアしたことになる。
１つの戦闘マップをクリアすると，各戦闘マップ用に用意された会話の場面が自動的に影像表示され，次の戦闘マップに直接移行するか，一度全体マップに戻った後に次の戦闘マップに移行する。こうして，プレイヤーは，戦闘マップを順次クリアして，昀終の戦闘マップをクリアすると，ゲームクリアとなってエンディング場面に至る。
(4)　被控訴人ゲームの概要
他方，被控訴人ゲームの概要は，基本ストーリー及び全体構成において，トラキアと同一である。また，登場ユニットについても，その登場人数は異なるものの，トラキアと同一の１２種類に分類することができ，亡国の王子である主人公と，主人公を助ける自軍ユニットと，相手方となる敵軍ユニットが登場する点も同一である（以下，被控訴人ゲームについても，「全体マップ」「戦闘マップ」「戦闘前の出撃準備場面」「戦闘マップをプレイする場面」「自軍ターン」「敵軍ターン」等の用語を用いるが，その意味及び範囲は，特に断らない限り，上記(3)と同じである。）。


(5)　トラキア及び被控訴人ゲームの著作物としての種類及び性質トラキア及び被控訴人ゲームは，①映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現されており（表現方法の要件），②物に固定されており（存在形式の要件），③著作物であるから（内容の要件），著作権法２条３項の「映画の著作物」であり，その「戦闘マップをプレイする場面」も「映画の著作物」に該当する（昀一小判平成１４年４月２５日民集５６巻４号８０８頁，以下「中古ゲームソフト事件上告審判決」という。）。
被控訴人らは，トラキア及び被控訴人ゲームが「映画の著作物」に該当することは争わないものの，通常の映画と異なり，ゲームソフトには表現上の制約があると主張するが，プレイステーション用ゲームソフトである被控訴人ゲームは，容量も豊富であり，ハード機の性能あるいは記録媒体の性能による制約は考えられない。また，控訴人らは，ゲームソフトのインタラクティブ性によりゲームソフトの個々の影像の持つ意味は小さいと主張するが，プレイヤーはあらかじめゲームソフトの制作者によって創作，演出された基本的な場面展開のパターンの範囲内で限られた操作や選択を行うにすぎないのであるから，インタラクティブ性が翻案判断に影響を及ぼすことはない。ＳＲＰＧのゲームソフトは，機能の実現を目的とするものではなく，無数の表現の選択肢の中から視聴覚的表現を創作していくものであるから，その表現の選択肢の豊富さにおいて古典的な著作物である小説等と何ら変わりがないのである。
(6)　トラキアにおける表現上の本質的な特徴
著作物の表現上の本質的な特徴がどこに示されるかは，各著作物の内容や性質により異なるため，著作物の性質に即した判断が必要であるところ，映画の著作物であるトラキアにおいて，表現上の本質的な特徴が現れているのは，「戦闘マップをプレイする場面」の全体構成とその各場面の視聴覚的表現である。そもそも，ゲームソフトは，プレイヤーの操作に応じて視聴覚的に表現される影像により楽しむものである。ゲームシステムは，プレイヤーを遊ばせるためのゲーム全体の仕組みであり，ゲームソフトに特有のインタラクティブなコントローラ操作によって影像を進行させ，切替え，又は変化を与えるものであるから，ゲームソフトにおいてはインタラクティブなゲームシステムの創作が昀も重要である。すなわち，ゲームソフトの根幹はゲームシステムにあるといってよい。トラキアにおいて，プレイヤーがインタラクティブなコントローラ操作により戦闘をプレイして楽しむ唯一の場面は，「戦闘マップをプレイする場面」である。この場面は，繰り返して映写され，場面の展開，場面の切替え，視点の切替え，照明演出等にも工夫が凝らされ，複雑かつ統一された進行内容の連続影像表現からなっている。したがって，「戦闘マップをプレイする場面」は，著作者の創作，個性が結集している場面であり，それゆえに，この場面における連続影像表現は昀も特徴的かつ個性的なものとなっている。
被控訴人らは，ストーリーがトラキアの本質的な場面であると主張するが，ゲームシステムの創作上の重要性に比すると，被控訴人らのいうストーリーの重要性は低い。特に，会話のセリフは，ゲームシステムが制作され，キャラクターが制作されてからゲームシステムやキャラクターの特徴に応じて創作されるものであり，ゲームシステムを変えることなく多種多様なセリフに差し替えることも可能である。このように，ストーリーの重要性は低いため，トラキア及び被控訴人ゲームのプレイヤーは，全体マップ上の文字画面，戦闘前会話の画面の会話場面等をキャンセル機能によりとばしてプレイすることができるが，本質的な部分である「戦闘マップをプレイする場面」にはキャンセル機能は付されていないので，とばすことはできない。
以上のとおり，「戦闘マップをプレイする場面」の全体構成とその各場面の視聴覚的表現こそが，トラキアの著作物としての本質的な特徴部分となるものであり，この点は，被控訴人ゲームについても同様である。
(7)　トラキアと被控訴人ゲームの共通する表現形式トラキア及び被控訴人ゲームは，「人物や背景等が動画として視聴覚的に表現され，その影像に音声，効果音や背景音楽を連動させて視聴覚的効果を生じさせ，視点や場面の切替え，照明演出等が行われ」（前記中古ゲームソフト事件上告審判決）て視聴覚的に表現されるゲームソフトの著作物であるから，トラキアと被控訴人ゲームに共通する表現形式も当然のことながら動画として視聴覚的に表現されたものであり，いずれの表現も一つのまとまりをもった連続影像による視聴覚的表現の総体である。このことを前提として，両ゲームに共通する表現形式を言語をもって説明すると，別紙１「控訴人らの主張する共通表現」記載のとおりである（以下，別紙１記載の(1)ないし(42)を総称するときは「本件共通表現」といい，個別に指すときは「共通表現(1)」のようにいう。）。
(8)　本件共通表現の創作性
原著作物と二次的著作物との間に共通する表現が存在したとしても，それが「思想，感情若しくはアイデア，事実若しくは事件等表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分」である場合は，翻案権侵害には当たらないが（前記江差追分事件上告審判決参照），以下のとおり，本件共通表現の創作性は肯定される。(ｱ)　創作性の定義については，著作権法上に規定がないが，著作権法における創作性が認められるためには，審美的な価値，独創性，新規性，進歩性等を有する高度な創作性は必要ないと解すべきである。そして，「文化の発展に寄与する」という著作権法の目的や，過度の独占による弊害回避という観点を考慮すれば，あらゆる種類の著作物にあてはまる基準として，表現する上で他の選択肢がないかあるいは極めて選択肢が限られる場合には創作性は認められないものの，同じ思想，事実等を表現する上で他の選択肢が残されている場合には創作性は認められる，と解すべきである（中山信弘「創作性についての基本的考え方」著作権研究２８号２頁等）。


(ｲ)　創作性の判断においては，共通する表現形式を一つのまとまりとして評価すべきであり，まとまりとして創作性を有する部分を創作性のない部分に細分化して，その表現がアイデアであるとか，創作性がないとすべきではない。本件共通表現は，影像の動的変化と音を一つのまとまりとして連続影像で表現したものであるから，動的に変化する影像やこれに加えられた視点や場面の切替えなどの視聴覚的表現方法を総合して，創作性が評価されなければならない。とりわけ，共通表現(6)ないし(42)は，基本的には「戦闘マップをプレイする場面」上におけるユニットの１回の行動の表現として創作されており，ユニットに当該行動を行わせると，必ず同一の配置と順序構成によって内容表現がなされる。したがって，カーソルを合わせてユニットを選択すれば，あとは創作がなされた配置と順序構成によって，一連の連続影像が場面展開や場面切替えなどを伴って表現され，その行動を終了してはじめて，再びカーソル操作の場面に戻る。このように，本件共通表現は，まとまりのある連続影像表現として，その創作性が評価されるべきである。(ｳ)　前記のとおり，トラキアは映画の著作物であり，その視聴覚的表現は，視点や場面の切替えや照明演出に工夫することにより影像の動的変化や音として表現される。このように影像が動的に変化をしていく各種場面における具体的な表現形式には無数の選択肢があり，またこれらの場面の表現をどのように連続影像としてつなぎ合わせていくかなどについても多様な創作が可能であるから，全体的な表現としての選択の幅は極めて広くなるといってよい。本件共通表現は，かかる影像の動的変化と音による表現にほかならないのであるから，創作性を有するというべきである。そのように解しても，後発者による表現の選択の幅は多様に残されているのであるから，後発者はトラキアの本件共通表現と同一の表現を選択する必然性はなく，後発者によるＳＲＰＧの正当な創作を何ら妨げるものではない。(9)　トラキアと被控訴人ゲームの相違する表現形式の存否と評価トラキアと被控訴人ゲームの相違する表現に関し，被控訴人らは，被控訴人ゲームにおいて新たな制作行為を行ったのであるから，この点を翻案の判断において考慮すべきであると主張する。しかしながら，そもそも，翻案権とは，原著作物を利用して創作性を加え，別個の著作物を創作する権利であるから，単に新たな表現が付加されたからといって翻案該当性が否定されるわけではない。新たな表現が付加されても，原著作物の表現の特徴との同一性が維持されている限り，翻案は成立する。以上を前提として，被控訴人らの主張する両ゲームの相違部分について反論する。
(ｱ)　被控訴人らは，トラキアと被控訴人ゲームとではストーリーが全く異なると主張する。
しかしながら，トラキアと被控訴人ゲームが，対戦場所（背景となる地形等），対戦相手（敵軍ユニット），前置き（キャンセル可能な会話場面のセリフ文字）という外面的表現形式において相違しているとしても，プレイヤーの操作によって繰り広げられるゲームソフトとしての本質的な遊戯内容の視聴覚的表現は全く同一であるから，内面的・抽象的な表現形式としては同一であるということができ，異なる表現形式とは把握されない。
また，被控訴人らはセリフ文字の違いも主張するが，セリフ文字を異にしても，プレイヤーの操作によって繰り広げられるゲームソフトとしての本質的な遊戯内容の視聴覚的表現は全く同一であるから，内面的・抽象的な表現形式としては同一であるということができ，異なる表現形式とは把握されない。しかも，セリフ文字は，キャンセル機能によってキャンセルすれば，画面上に表示自体がなされない上，被控訴人ゲームの「戦闘マップをプレイする場面」におけるセリフは全体の２１．５％を占めるにすぎず，残りのセリフは選択的主張２及び３に関しては，相違点にもならない。
(ｲ)　被控訴人らは，武器や兵種の名称のつけ方，マップの名前のつけ方，登場人物の具体的な髪型，ウィンドウの細かい装飾，移動及び攻撃範囲の色合いなどが相違すると主張する。しかし，これらの点についての相違はごくわずかであり，創作的な価値はないものであるから，創作性を比較衡量する上で考慮するに足る表現形式ということはできない。
(ｳ)　被控訴人らは，被控訴人ゲームは，マップ数や遭遇戦を設けている点においてトラキアと相違すると主張する。しかしながら，両ゲームソフトの視聴覚的表現の翻案が審理対象であるから，視聴覚著作物の創作性を比較衡量するための異なる表現形式として把握されるのは，創作的な視聴覚著作物でなければならない。しかしながら，被控訴人らが主張する上記相違点は視聴覚著作物としての表現形式の相違ではないから，異なる表現形式としては把握されない。また，被控訴人らはコマンドも相違すると主張するが，被控訴人らの指摘するのは，コマンドの名称やコマンドの内容に関するアイデアの相違にすぎず，ゲームソフトにおける創作的な視聴覚的表現の相違ではない。したがって，この点も，視聴覚的表現の創作性の比較衡量をなすべき異なる表現形式ということはできない。
(ｴ)　被控訴人らは，トップビューの戦闘マップの背景や，サイドビューの切替戦闘の背景が相違すると主張する。しかしながら，トラキアの「戦闘マップをプレイする場面」の戦闘マップは，西洋中世風の民家の点在する村，海岸の村，山岳地帯，森林地帯，地下の祭壇等を背景とするものであり，サイドビューの切替戦闘の背景は遠景の風景であるところ，本件共通表現は，かかる複数の背景の外面的表現形式をすべて包含する，内面的・抽象的な表現形式としてその創作性が認められるものである。したがって，被控訴人ゲームが戦闘マップの背景等の外面的表現形式を変更したとしても，本件共通表現の同一性の範囲内である。また，ＳＲＰＧのゲームソフトは静的な背景画ではなく，背景画をバックにしてその前で繰り広げられる場面や視点等の切替えを伴う動的な影像変化にその本質がある視聴覚著作物であるから，静的なバックの風景画の書替えにより創作性が加えられたとはいえない。(ｵ)　被控訴人らは，両ゲームは全体マップにおいて相違すると主張する。しかしながら，被控訴人らは，被控訴人ゲームの全体マップにおいて自軍の移動先を選択したり，両軍の編成をすることができると指摘するのみで，創作性ある視聴覚的表現の存在を主張立証しないのであるから，ゲームソフトとしての視聴覚的表現に創作性を加えたとは評価できない。仮に，創作性を有する異なる表現形式と認められたとしても，全体マップは「戦闘マップをプレイする場面」への単なる橋渡しであって，両ゲームの本質的な部分ではないから，翻案の成否に影響を及ぼし得るものではない。また，被控訴人ゲームの「戦闘マップをプレイする場面」を侵害物件とする選択的主張２及び３に関しては，「全体マップ」における表現の相違は考慮する必要はない。
(ｶ)　その他，被控訴人らの主張する相違点は，そもそも事実に反し，あるいは創作性のない部分にかかる些末なものであり，創作性があるとしてもその程度は低く，翻案の成否の判断に影響を及ぼし得るものではない。
(10)　全体的・総合的観察
トラキアと被控訴人ゲームに共通する表現形式と異なる表現形式とを比較衡量し，全体的・総合的に評価をすれば，以下のとおりである。
(ｱ)　本件共通表現の創作性の質


本件共通表現は，トラキアの本質的部分である「戦闘マップをプレイする場面」に係る表現であり，被控訴人ゲーム以外のいかなる公知ゲームにも見られないトラキア独自の視聴覚的表現であるから，創作性が極めて高い特徴的な部分である。(a)　トラキアに登場する全１２種の登場ユニット（共通表現(1)）は，その重要な構成要素であり，他の公知ゲームに見ることができない創作性の高い特徴的な表現形式である。中でも，ペガサスユニット，ドラゴンユニットは，極めて特徴的な登場ユニットであり，これらのユニットが行動する場面は，すべてにおいて創作性の高い視聴覚的表現となっている。また，トラキアの主人公ユニット，踊れるユニットなどについても，特徴的で創作性が高い。被控訴人ゲームは，これらのユニットの特徴的な視聴覚的表現をすべて共通にして使用している。したがって，「戦闘マップをプレイする場面」における登場ユニットの同一性は，トラキアとしての創作的な表現形式の特徴の同一性を強く感得させる。
(b)　「戦闘マップをプレイする場面」の全体構成とその各場面の表現（共通表現(4)）及び「戦闘マップをプレイする場面」の各場面展開によって表現される本質的ストーリー（共通表現(5)）は，他の公知ゲームには見られないトラキア独自の創作性の高い特徴的な影像表現である。
すなわち，トラキアの昀も本質的で重要な部分は「戦闘マップをプレイする場面」であるところ，そのインタラクティブなゲームシステムを影像の動的変化として創作し，場面の展開，場面の切替え，視点の切替え，照明演出等の手法を加えて影像として表現しているのが，「戦闘マップをプレイする場面」の全体構成とその各場面の表現（共通表現(4)）である。したがって，共通表現(4)は，公知ゲームには見られないトラキア独自の創作性の高い特徴的な影像表現である。また，「戦闘マップをプレイする場面」の各場面展開によって表現される本質的ストーリー（共通表現(5)）も，プレイヤーに強い感情移入をさせる極めて本質的な特徴部分である。被控訴人ゲームは，共通表現(4)及び(5)の視聴覚的表現を同一とすることにより，トラキアの特徴ある創作的表現をすべて同一にしているのであるから，トラキアの創作的な表現形式の特徴の同一性を強く感得させるものといえる。(c)　「戦闘マップをプレイする場面」における各場面の表現（共通表現(6)ないし(42)）も，他の公知ゲームには見られない創作性の高いものである。トラキアの自軍の待機及び攻撃，敵軍ターンという共通表現(6)ないし(8)は，「戦闘マップをプレイする場面」に頻回にわたり使用され，その全体構成に沿ってゲームプレイを進行させていく根幹的表現であって，特徴的で創作性が高い。また，トラキアでは，「戦闘マップをプレイする場面」において，登場ユニットが共通表現(9)ないし(42)記載の多彩な行動等を繰り広げるが，これも他の公知ゲームには全く見られないトラキア独自の創作性の高い特徴的な部分である。被控訴人ゲームは，共通表現(6)ないし(42)をそっくりそのまま使用しているのであるから，トラキアの本質的な表現形式の特徴の同一性を強く感得させるものといえる。(d)　トラキアの全体の構成（共通表現(2)）及びトラキア独自の基本ストーリー（共通表現(3)）も他の公知ゲームには見られない創作性の高い表現であり，被控訴人ゲームがこれらの表現をそっくりそのまま使用していることは，トラキアの創作的な表現形式の特徴の同一性を強く感得させるものといえる。(e)以上のとおり，本件共通表現は，いずれも他の公知ゲームには見られないトラキア独自の創作性の高いものである。これに対し，被控訴人らは，本件共通表現はアイデアにすぎない，あるいはありふれているなどと主張するが，これは，本件共通表現のすべてが記憶媒体に固定されているゲーム影像であり，ゲーム影像の動的変化と音によって具体的に表現されていることを正解せず，本件共通表現を説明した言語を拾い出してつなぎ合わせることによって創作性を否定しようとするものであり，審理対象のすりかえにすぎない。
(ｲ)　被控訴人ゲームが使用した創作性の量
被控訴人ゲームは，トラキアと共通する表現形式を大量に使用しており，利用されたトラキアの創作性の量は膨大である。
被控訴人ゲームによる共通表現(4)の使用は，両ゲームソフトの本質部分である「戦闘マップをプレイする場面」の全体構成とその各場面の表現そのものの使用である。したがって，被控訴人ゲームが「戦闘マップをプレイする場面」全体をそっくりそのまま使用した結果，共通表現(1)ないし(42)という大量の表現が被控訴人ゲームに使用されているのである。また，被控訴人ゲームが使用する共通表現(6)ないし(8)は，「戦闘マップをプレイする場面」で，頻回にわたり大量に使用される表現である。このように，被控訴人ゲームは，本件共通表現を大量に使用したものであり，被控訴人ゲームに接した者はトラキアの創作的な表現形式の特徴の同一性を強く感得するといえる。
(ｳ)　相違部分の存在と評価
トラキアと被控訴人ゲームにおける異なる表現形式は，前記のとおり，存在せず，仮に存在してもゲームソフトの視聴覚的表現形式としての創作的価値は低い。
(ｴ)　全体的・総合的評価
以上のとおり，両ゲームソフトの本質的特徴部分である「戦闘マップをプレイする場面」における共通表現(1)ないし(42)は，ゲームソフト全体における視聴覚的表現としての創作的な価値が極めて高い。また,被控訴人ゲームは，共通表現(1)ないし(42)を大量に使用することにより，トラキアの創作性を大量に使用している。他方，被控訴人ゲームには異なる表現形式と把握できるだけの創作的な視聴覚的表現は存在せず，存在しても被控訴人ゲーム全体における視聴覚的表現としての創作的価値は極めて低い。
したがって，両ゲームソフトを全体的・総合的に評価すれば，両ゲームソフトの本質的特徴部分である「戦闘マップをプレイする場面」における，創作性が質的にも量的にも圧倒的かつ本質的に高い共通表現(1)ないし(42)の存在によって，被控訴人ゲームにはトラキアの創作的な表現上の本質的な特徴の同一性が肯定される。
(ｵ)　表現を類似させる必然性
さらに，正当な知的財産権保護の見地に照らし，被控訴人ゲームの表現をトラキアに酷似させる必然性があったのかという点を考慮しても，翻案該当性は肯定される。前記のとおり，被控訴人らによる被控訴人ゲームの制作に当たっては，表現の選択肢が無数に存在したにもかかわらず，被控訴人ゲームとトラキアとは，ゲームソフトとしての全体の構成，基本ストーリー，全１２種の登場ユニット，「戦闘マップをプレイする場面」の全体構成及びその各場面の表現（その配置及び順序構成を含む。）がそっくりそのまま同一であり，酷似しているといってよい。両ゲームの表現をこれほど類似させる必然性は何ら存在しなかったのであって，このような被控訴人らの明白な模倣行為を翻案権侵害と認定したとしても，後発者によるＳＲＰＧのゲーム制作を一切阻害しないのである。


なお，被控訴人らは，トラキアと被控訴人ゲームは，いずれも被控訴人Ａによって創作されたものであるから，その作風が共通することは当然であるなどと主張するが，被控訴人Ａは，影像表現については控訴人イズのファイアーエムブレム・シリーズの制作スタッフに丸投げしていたのであるから，そもそもファイアーエムブレム・シリーズの影像表現には被控訴人Ａの作風が現れる余地がない。被控訴人ゲームがトラキアに酷似するのは，トラキアの本質的な特徴部分である「戦闘マップをプレイする場面」の全体構成とその各場面の影像表現（共通表現(4)）を，被控訴人らがそっくりそのまますべて模倣しているからであり，被控訴人Ａの作風とは関係がない。
(11)　翻案該当性（結論）
以上のとおり，被控訴人ゲームをプレイした者は，トラキアの表現上の本質的な特徴を感得するというべきであり，被控訴人ゲームはトラキアを翻案したものである。
３　トラキアへの依拠の有無
被控訴人ゲームは，被控訴人Ａが控訴人イズに在職していた平成１１年から企画制作が開始され，被控訴人Ａが企画監督を行い，被控訴人ティルナノーグ及び被控訴人エンターブレイン（被控訴人ゲーム制作の当初は分社化前の株式会社アスキー）によって共同制作された。被控訴人Ａは，被控訴人ゲームの制作の直前に発売されたトラキアの開発の長たる立場にいたものであり，トラキアの内容を熟知していた。したがって，被控訴人Ａ及び同人が代表取締役となっている被控訴人ティルナノーグは依拠の要件を充足する。
また，被控訴人エンターブレインは，トラキアのゲーム内容を紹介した雑誌「週刊ファミ通」及び「ファミ通＋６４」などの発行者であり，トラキアの攻略本の発行者であり，かつ被控訴人エンターブレインの代表者であるＢ（以下「Ｂ」という。）は「週刊ファミ通」「ファミ通＋６４」及びトラキア攻略本の発行人兼編集人である。したがって，Ｂはトラキアの内容を熟知していたものであり，被控訴人エンターブレインも依拠の要件を充足する。
被控訴人らは，被控訴人Ａの依拠は，いわゆる「無意識の依拠」であって，依拠の要件を充足しないと主張するが，「無意識の依拠」とは，「かつて見聞し，創作者の意識の中に沈殿していた既存の著作物が，創作活動の過程で無意識のうちに湧出した結果，既存の著作物と実質的に同一の表現の作品が作成された場合，もはや既存の著作物を知って作成されたとはいえない」（西田美昭「複製権の侵害の基本的考え方」裁判実務大系２７・知的財産関係訴訟法１３０頁）という問題である。被控訴人Ａは，トラキアの制作と同時並行的に被控訴人ゲームを制作したのであるから，トラキアを知って被控訴人ゲームを作成したことは明らかであり，「無意識の依拠」というよりむしろ意図的な依拠である。
４　被控訴人らの故意又は過失
上記のとおり，被控訴人ティルナノーグの代表者でもある被控訴人Ａ及び被控訴人エンターブレインの代表者であるＢは，トラキアの内容を熟知した上で，これに依拠して被控訴人ゲームを翻案したものであるから，被控訴人らには，翻案について故意又は過失がある。
５　損害
(1)使用料相当額損害　２億３４８９万円
被控訴人ゲームは，平成１３年５月２４日に発売が開始されて以来，同年７月８日時点で３４万５４３０本が販売されており，同ゲームの希望小売価格は１本当たり６８００円である。被控訴人らの著作権法違反及び不正競争防止法違反行為に対して控訴人らが受け取るべき使用料相当額は，売上高の１０％を下回らないので，使用料相当額の合計は，被控訴人ゲームの販売本数である３４万５４３０本に販売単価の６８００円を乗じた売上高（２３億４８９２万４０００円）に，使用料率である１０％を乗じた２億３４８９万円（１万円未満切捨て。各控訴人につきその２分の１の１億１７４４万５０００円）となる。
(2)弁護士費用相当損害　２３４１万円
控訴人らは，被控訴人らの行為によって本訴の提起を余儀なくされた。本訴の性質，内容等に照らせば，本訴の提起，追行のために控訴人らが要した弁護士費用のうち相当因果関係のある損害額は，２３４１万円（各控訴人につきその２分の１の１１７０万５０００円）を下回らない。
６　まとめ
よって，被控訴人らの行為は，控訴人らが著作権を有するトラキアの翻案に該当するので，控訴人任天堂及び控訴人イズは，被控訴人エンターブレイン及び被控訴人ティルナノーグに対し，被控訴人ゲームの製造，販売，頒布の差止めを求めるとともに，被控訴人らに対して，著作権侵害による損害賠償として，控訴人らのそれぞれに対し上記損害１億２９１５万円（１億１７４４万５０００円と１１７０万５０００円の合計）及びこれに対する平成１３年８月８日（訴状送達の翌日）から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金を連帯して支払うことを求める。
（被控訴人らの主張）
１　著作権の帰属
トラキアは，控訴人イズの業務に従事していた被控訴人Ａが作成した著作物であるが，控訴人イズが自己の著作の名義の下に公表したものではない。したがって，控訴人イズはトラキアの著作権者ではない。
控訴人イズは，ゲームの開発会社であって，ゲームの販売会社ではなく，控訴人任天堂の工場内に本社のある，いわば控訴人任天堂の専属的な下請会社にすぎない。このような控訴人イズの開発会社（非販売会社）としての性格及び控訴人任天堂との明確な力関係の下では，関係当事者は，開発当初から，トラキアを控訴人任天堂名義で公表する旨合意していたと認めるのが自然であり，控訴人イズの名義で公表することが合意されていたことを裏付ける証拠は全く存在しない。実際上，ファイアーエムブレム・シリーズ第１作から第４作までは控訴人任天堂の名義下に公表されたのである。ある著作物が，会社（控訴人イズ）でも従業員（被控訴人Ａ）でもない第三者（控訴人任天堂）の名義で公表することが予定されていた場合，その著作権は従業員に帰属し，会社に帰属しないのであるから，トラキアの著作権は控訴人イズには帰属しない。
２　被控訴人ゲームはトラキアの翻案に該当するかどうか
(1)　翻案の意義及び判断基準
翻案の意義は，江差追分事件上告審判決の判示するとおりであるところ，翻案該当性の判断手法としては，昀初に，同一性を有する部分と同一性を有しない部分を識別した上で，同一性を有する部分について，思想，感情若しくはアイデア，事実もしくは事件等表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において同一性を有するにすぎないか否かを検討し，昀後に，全体的，総合的な観察を含めて，表現上の本質的な特徴を直接感得できるか否かを判断すべきである。
(2)　トラキアの著作物としての種類及び性質


翻案の意義を上記のとおり解すると，具体的に何をもって表現上の本質的な特徴ととらえるかが重要となり，この点については，著作物の種類や特性に応じて，事案ごとに，著作物としての創作性や表現の特徴を判断することになる。控訴人らは，トラキア及び被控訴人ゲームが映画の著作物に該当することを争うものではないが，ＳＲＰＧには，以下のとおり，通常の映画や小説等の著作物には見られない際立った特徴があり，翻案該当性の判断においてはこれらの特徴を考慮すべきである。
(ｱ)　ゲームソフトの構成要素
ＳＲＰＧとは，シミュレーション・ゲーム（以下「ＳＬＧ」という。）とロールプレイング・ゲーム（以下「ＲＰＧ」という。）とを融合させたジャンルのゲームソフトである。このうち，ＳＬＧとは，戦争，経営，恋愛，育成等の分野において，現実に存在するものや空想上の対象物をゲームのルールに従って操作して，事件等をゲーム上で再現するタイプのゲームソフトであり，ＲＰＧとは，ストーリー性があり，キャラクターを成長させながらプレイヤーが物語に参加してゲームの結末を目指すタイプのゲームソフトである。ＳＲＰＧは，他のゲームソフトと同様，①ストーリー（前提となる世界観や舞台設定を含むシナリオ），②ゲームシステム，③ゲームの場面（各場面の影像表現を含む。），④キャラクター，⑤音楽，を主たる要素とする複合的な著作物である。ＳＲＰＧのゲームソフトの翻案該当性の判断においては，ＳＲＰＧのゲームソフトを構成する個々の構成要素それぞれについて，その著作権法上の保護の必要性や重要性を考慮しつつ，比較を行うことが必要かつ適切であるが，後記のとおり，各構成要素の中でもストーリーこそがＳＲＰＧの翻案該当性において昀も重視されるべき要素である。
(ｲ)　インタラクティブ性
ゲームソフトは，言語の著作物や映画著作物と異なり，プレイヤーが影像を見てプレイをし，それによりゲームの展開が変化するというインタラクティブ性を有する。このため，ゲームソフトの影像表現は，プレイヤーのプレイ（操作）内容により，ある程度変化する。ＳＲＰＧにおいて，プレイヤーが，個々の操作を行う回数は数えられない程多く，このプレイヤーの操作に応じて影像表現も数限りなく変化するので，ＳＲＰＧのゲームソフト全体をプレイする時間からすれば，個々の影像表現が画面上に表示される時間は極めて短い。また，あるプレイをすれば出現する個々の影像表現であっても，別のプレイをすれば，この影像に接することができないという事態は，いくらでも生じ得る。このように，ＳＲＰＧにおいては，個々の影像の持つ意味は小さく，個々の影像がＳＲＰＧのゲームソフト全体の表現上の本質的な特徴とはいえない。
(ｳ)　他の公知ゲームへの依拠
一般に，ゲームソフトの制作に当たっては，ボードゲーム時代から存在したゲームのルールやコマンドについてのアイデア，既存の同種あるいは類似のゲームソフトにおけるゲームシステムや影像の表現手法等のアイデアが参考にされることが多い。とりわけ，ＳＲＰＧは，ＳＬＧ（ボードゲームとしてのＳＬＧとコンピューターゲームとしてのＳＬＧ）とＲＰＧ（ボードゲームとしてのＲＰＧとコンピューターゲームとしてのＲＰＧ）が融合して成立したゲームであって，その起源となっているゲームの種類が多いから，制作に当たって参考とされ得るゲームの範囲も広い。ＳＲＰＧのゲームソフトの翻案該当性の判断においては，このようなＳＲＰＧのゲームソフトの成立ちやこれに起因するＳＲＰＧのゲームソフトの一般的な制作手法を考慮すべきである。具体的には，侵害著作物とされるＳＲＰＧと被侵害物件とされるＳＲＰＧにおいて共通する部分が表現といえるものであったとしても，それが他のボードゲームやＳＲＰＧを含む他のゲームソフトで採用されてきたゲームシステムや表現手法等のアイデアに基づく表現である場合には，そのアイデアの創作性が低く，保護されるべき範囲は狭くなる。
(ｴ)　表現上の制約
(a)ＳＲＰＧのゲームソフトは，前記のとおり，プレイヤーにプレイさせることを目的として制作されるから，その影像表現にはユーザーインターフェースとしての機能が必要となる。とりわけ戦闘マップと全体マップのゲームソフトの影像表現は，プレイヤーの便宜（具体的には，①プレイヤーによる操作の容易性の確保，②一覧表示等によるプレイヤーの見た目のわかりやすさの確保，③プレイヤーの使い慣れた操作方法の踏襲等）を，昀優先に考えることが通常である。したがって，ＳＲＰＧの画面は，必然的にある特定の表現手法や具体的な表現を採用せざるを得ず，あるいは，わずかな選択肢の中から表現手法や具体的な表現を選択せざるを得ない場合が多い。
(b)ゲームソフトには，機械性能や制作コスト上の制約も存在する。すなわち，ゲームソフトは，ハード機と，カートリッジやＣＤーＲＯＭなどの記録媒体の記憶容量，色数，ドット数等の機械性能に制限がある。また，ハード機や記録媒体の機械性能の向上によって，機械性能上の制約がなくなり，あるいは小さくなった場合でも，制作コストを抑えるために制作費用や制作期間のさほどかからない単純，簡易な表現手法を採用せざるを得ないことも多い。
(c)　このような，ユーザーインターフェース機能の必要性や，機械性能上の制約等により，ＳＲＰＧのゲームソフトの表現は，必然的に繰返しの表現手法や流用の制作手法が多用されざるを得ない。実際のところ，多くのＳＲＰＧでは，全体マップと戦闘マップの繰返し，自軍ターンと敵軍ターンの繰返し，ユニットを動かす際の同じ操作の繰返し，敵を倒してはさらに強い敵を倒すことの繰返し，音楽の繰返し，切替戦闘アニメーション場面のクラスチェンジ場面への流用，店舗システムの闘技場システムへの流用等，全編にわたって，繰返しや流用の手法が多用されている。したがって，共通して登場する表現があるとしても，その出現回数の多さや出現頻度の高さは，ＳＲＰＧの表現上の本質的な特徴を把握する上で重視すべき事項とはいえない。
(ｵ)　ゲームバランス


それぞれのゲームソフトには，各ゲームソフトに固有のものとして，ゲーム性あるいはゲームバランスと呼ばれるものが昀終的に備わることとなる。ゲームバランスはゲームソフトに固有の概念であり，ゲームバランスの良いゲームソフトが，面白いゲームソフトであり，ゲームバランスの悪いゲームソフトが，面白くないゲームソフトである。ゲームデザイナーは，各ゲームソフトにふさわしいゲーム性と絶妙のゲームバランスの実現を目指して，ゲーム制作の昀終段階においてバランス調整に精魂を込めるのであって，このバランス調整の作業こそ，ゲームデザイナーの個性が昀も発揮される重要な作業の一つである。したがって，ＳＲＰＧのゲームソフトの翻案該当性の判断においては，ゲームバランスについても十分に考慮する必要がある。
(3)　トラキアにおける表現上の本質的な特徴
トラキアにおける前記(2)(ｱ)①ないし⑤の各構成要素の持つ意味及び重要性について検討すると，以下のとおりである。
(ｱ)　ストーリー
ＳＲＰＧを構成する各要素の中で昀も重要なのは，以下の理由から，ストーリーであるというべきである。
第１に，そもそも，ＳＲＰＧのゲームソフトを映画の著作物と理解する以上，通常の映画の著作物と同様に，ストーリーが昀も重視されるべき要素となることは自明である。とりわけ，ＳＲＰＧはＳＬＧとＲＰＧを融合させたジャンルのゲームソフトであることは前記のとおりであるところ，ＲＰＧは，まさにプレイヤーがストーリーを楽しむタイプのゲームであり，ストーリーが中核的な要素となるゲームである。とすれば，ＳＲＰＧにおいてストーリーが重要な要素となることは当然である。
第２に，ゲームのストーリーは，ＳＲＰＧの各場面における個々の影像表現と異なり，画面上に表示されるセリフやナレーションという形式で，ゲーム全体にわたり明確に表現され続ける。このことは，トラキアのストーリーが表現されているナレーションとセリフは，合計１４万３７００文字（単行本約１冊分）にも達することからも明らかである。
第３に，ゲームの登場人物，音楽，場面設定等は，ストーリーに合わせて採用され，各戦闘マップごとに設定されているクリア条件も，ストーリーと関連して設定される。すなわち，ゲームのストーリーは，ゲームソフトの他の構成要素を内容面において規律し，ゲーム全体の特徴を基礎付けているのである。第４に，ゲームのストーリーは，ＳＲＰＧのゲームソフトの各場面における影像表現と異なり，ハード機の機能上の制約や制作コスト面での制約を受けることなく，ゲームデザイナーが自由にその思想や感情を表現できる幅が広く，ゲームデザイナーの個性を直截に反映することが可能である。
第５に，以上の当然の帰結として，ＳＲＰＧのプレイヤーは，実際にゲームのストーリーを重視し，これを楽しんでいる。かかる現実を承知しているからこそ，ＳＲＰＧの販売に際してストーリーに重点を置いた宣伝広告活動が実施され，ゲームソフトの取扱説明書等においてもプレイヤーに対してストーリーを十分に説明しているのである。
以上によれば，ゲームソフトの構成要素のうち，ストーリーこそが昀も重要であり，ストーリーが相違するのであれば，映画の著作物としてのＳＲＰＧの翻案該当性は否定されるべきである。
これに対して，控訴人らは，トラキア及び被控訴人ゲームのセリフやナレーション部分はキャンセル可能なので，ストーリーは本質的な特徴とはなり得ないと主張する。しかしながら，セリフ部分やナレーション部分をキャンセルできる機能は，同一ゲームを複数回プレイするプレイヤーの便宜のために設定された機能にすぎず，ＳＲＰＧのゲームを初めてプレイする通常のプレイヤーが，セリフ部分とナレーション部分をすべてキャンセルしながらプレイするとは考えがたい。ＳＲＰＧのゲームソフトの翻案該当性を判断するに際しては，通常のプレイヤーが通常のプレイをした場合を前提として検討する必要があり，セリフ部分とナレーション部分をキャンセルしたことを前提として検討することは，およそ無意味かつ不当である。
(ｲ)　ゲームシステム
ゲームシステムについては，一義的に確定した定義が存するわけではないが，ＳＲＰＧについていえば，概ね，基本システム，ユニット，パラメータ，アイテム，コマンド，戦闘マップなどが，その具体的な内容をなすものである。ゲームシステムがゲームソフトの構成要素であることは，ＳＲＰＧに限らず，あらゆるジャンルのゲームソフトの取扱説明書や攻略本等においてゲームシステムに関する記載がされていることからして明らかである。ゲームシステムは，ゲームソフトを構成する要素ではあるが，その大半がゲームのルールというべきものであり，ゲームソフト制作に際してのアイデアにすぎない。もとより，あるゲームシステムに基づき画面上に具体的に表現されたゲーム影像，音声，音楽等は，著作権法上の保護の対象となるが，この場合も，単なるルールにすぎないかどうかを慎重に検討すべきであり，具体的な表現方法について選択肢がほとんどないような場合には創作性が否定されるべきである。


ただし，ＳＲＰＧのゲームソフトの翻案該当性を判断するに際して，異なるゲームシステムが採用されていることをもって，翻案該当性を否定する一つの事情として取り扱うことは許されるというべきである。ゲームシステムは，著作権法の保護対象である表現そのものではないが，ＳＲＰＧのゲームソフトの構成要素であることは間違いなく，ＳＲＰＧのゲームソフトのプレイヤーがＳＲＰＧをプレイすれば，そのプレイを通じて，ゲームシステムの内容を認識することになる。ゲームシステムやゲームバランスなどの相違による影響も含め，プレイ終了後にプレイヤーが２つのＳＲＰＧのゲームソフトに抱いた印象がそれぞれ異なれば，一方のＳＲＰＧのゲームソフトが他方のゲームソフトの翻案に当たることはあり得ない。(ｳ)　ゲームの場面（各場面における影像表現を含む。）ゲームの場面と各場面における影像表現（デザイン）もＳＲＰＧのゲームソフトを構成する要素の１つである。ＳＲＰＧにおける場面の種類としては，例えば，①オープニングの場面（タイトル表示の画面を含む。），②全体マップの場面，③戦闘マップの場面，④切替戦闘アニメーションの場面，⑤会話，イベントなどの場面（クラスチェンジの場面を含む。，⑥エンディングの場面等が存在する。ＳＲＰＧのゲームソフトにおいて，これらの場面の中から，どのような種類の場面を採用し（例えば，全体マップの場面を採用するのか否か），どのような順序で各場面を展開させるかは，ストーリーやゲームシステムと密接不可分に関連する事項であり，ゲーム制作上のアイデアというべきものである。これに対して，ＳＲＰＧのゲームソフトの各場面の画面上において，動画又は静止画をもって表示される具体的な影像表現（デザイン）は，著作権法上の保護の対象となる表現である。しかしながら，ＳＲＰＧの各場面における影像表現は，通常の映画の著作物と比較すると，ゲームソフトに内在する多くの制約のために，作成者の思想や感情が創作的に表現される範囲が限定される。とりわけ，トラキアは，デザインに定評のある他のゲームソフト（例えば，スクエア社の「ファイナルファンタジー」）と異なり，デザインにはさほど重点が置かれておらず，プレイヤーの間においても，そのデザインに対する評価は低い。したがって，トラキアの表現上の本質的な特徴が，デザインに現れることはないというべきである。(ｴ)　キャラクター
キャラクターもＳＲＰＧのゲームソフトの構成要素の１つである。ＳＲＰＧは，キャラクターに感情移入をしつつ，そのキャラクターを成長させることが，プレイする楽しみの源泉であるから，登場するキャラクターが異なることは，ＳＲＰＧのゲームソフトの翻案該当性の判断において重視されるべき事項である。ただし，翻案該当性の判断に当たっては，第１に，キャラクターの容姿，容貌，髪型，服装，装飾品等の外形的部分のみならず，その人物設定の相違も考慮すべきであり，第２に，キャラクターの外形的部分の背後にある表現手法やアイデアの創作性，キャラクター自体の創作性の高低についても考慮する必要がある。キャラクターの外形的部分の背後にある表現手法やアイデア，キャラクター自体の創作性が低い場合には，キャラクターの外形的部分に係る表現の保護範囲も狭くなる。
(ｵ)　音楽
ゲームにおける音楽は，プレイヤーがプレイをしている昀中，同じ旋律が繰り返し奏でられることが多いため，通常の映画音楽と比較しても，プレイヤーの耳に残りやすく，各ゲームソフト固有の印象を与える重要な要素となっている。しかも，ゲームにおける音楽は，画面表示によって伝えられる各種の情報や状況を聴覚に訴える方法で補充する効果も有しているから，ゲームバランスに影響を与える一要素でもある。
(4)　「戦闘マップをプレイする場面」がトラキアの本質的部分であるとの控訴人
らの主張に対して
控訴人らは，「戦闘マップをプレイする場面」の視聴覚表現がトラキア及び被控訴人ゲームの本質をなす部分であると主張する。
(ｱ)　しかしながら，「戦闘マップをプレイする場面」においても，上記各要素はすべて存在するのであるから，同場面が他の場面と比較して特に特徴的であるとはいえない。ストーリーについても，「戦闘マップをプレイする場面」においてセリフなどによって表現され，戦闘マップをクリアすることがストーリーを進めることになるのであるから，ストーリーと「戦闘マップをプレイする場面」は密接不可分な関係にあるといってよい。また，ＳＲＰＧのゲームソフト一般においては，「戦闘マップをプレイする場面」以外の場面でもプレイすることが可能であり，被控訴人ゲームにおいても，全体マップにおけるプレイが重要な役割を担っているのであるから，この点においても「戦闘マップをプレイする場面」が特徴的であるとはいえない。
以上のとおり，「戦闘マップをプレイする場面」がトラキアのゲームソフトの本質的な部分ということはできない。
(ｲ)　また，控訴人らは被控訴人ゲームの「戦闘マップをプレイする場面」のみを侵害物件とする旨の選択的主張を行い，その場合には全体マップをプレイする場面を考慮することが許されないと主張するが，翻案該当性の判断は被控訴人ゲームに接した者がトラキア全体あるいはトラキアの「戦闘マップをプレイする場面」の表現上の本質的な特徴を直接感得できるか否かによって判断されるのであるから，被控訴人ゲームの戦闘マップ以外の場面の存在及びその内容が考慮されることは当然であり，控訴人らの主張は失当である。
(5)　トラキアと被控訴人ゲームとの共通する表現
(ｱ)　控訴人らは，12種類のユニットが登場する点において，トラキアと被控訴人ゲームは共通する旨主張する。しかしながら，トラキアの攻略本，雑誌記事等には，トラキアに登場するユニットが12種類に分類されるとの記載はなく，この分類は，控訴人らが独自に編み出したものである。任天堂公式ガイドブックにおけるユニットの分類は，控訴人らの主張とは全く異なっており，その職業（兵種）という唯一の基準にきちんと着目して，①騎士系，②戦士系，③魔道師系，④シーフ系，⑤踊り子系と分類されている。したがって，12種類のユニットなるものは，そもそもトラキアと被控訴人ゲームに共通するものではなく，まして，トラキアの表現上の本質的な特徴を構成しているものではない。
(ｲ)　控訴人らは，「本質的ストーリー」「基本ストーリー」なる用語を使用しているが，「ストーリー」とは，一般的には，「物語。小説・脚本等の筋。」（岩波国語辞典第５版）を意味する言葉であり，控訴人らの「本質的ストーリー」「基本ストーリー」との用語は，「ストーリー」という言葉の通常の意味とは異なる，独自の定義である。
(6)　本件共通表現の創作性


(ｱ)控訴人らは，創造性の有無を判断するに当たり，まとまりのある表現を細分化して判断すべきではないと主張する。被控訴人らとしても，例えば，言語の著作物について，単語レベルまで細分化して翻案該当性を判断すべきではないということに異論はない。なぜなら，言語の著作物である小説に通常の接し方で接する場合は，通常は，昀低でも１つの文章あるいは１つの段落程度のまとまりを一気に読み通すことが通常の読み方であるからである。
しかしながら，ＳＲＰＧの場合，画面上に表示される影像表現は，プレイヤーの一つ一つのプレイによって変化するから，本件共通表現に記載されたとおりの順序で画面上に表示されることはまれである。しかも，プレイヤーが一度選択したプレイをキャンセルする場合もあるから，その影像表現は，常に順序よく変化していくとは限らず，しばしば逆転する。したがって，本件共通表現が連続的な表現の昀小単位というのは誤りであり，ゲームソフトの影像表現を分析的に検討する場合における有意な昀小単位は，プレイヤーの１回のプレイに応じて変化する一つ一つの影像表現であると理解するのが相当である。
(ｲ)　本件共通表現に関する創作性の有無及び程度についての詳細は別紙２「トラキアと被控訴人ゲームの構成要素ごとの相違部分及び共通部分に関する被控訴人らの主張」記載のとおりであるが，「戦闘マップをプレイする場面」の表現については，ＳＲＰＧ，ＲＰＧ，ＳＬＧなどの同種ゲームに通常見受けられるありふれた表現が多く採用されている結果，通常の映画の著作物と比較すれば，アイデアと考えられる範囲が広く，創作者の個性が創作的に表現される範囲は著作物の表層に現れた部分に限定される。したがって，本件共通表現は，いずれもアイデアなど表現それ自体ではないか，表現上の創作性を有しないものであり，仮に，創作性の要件を緩やかに解釈して創作性を認めるとしても，その創作性の低さに照らせば，著作物としての保護範囲は狭いというべきである。
(7)　トラキアと被控訴人ゲームの相違する表現形式の存否と評価著作物の「本質的な特徴」の感得性の存否を判断するに際しては，侵害されたと主張されている著作物には存在せず，侵害したと主張されている著作物のみに存在する付加的要素の有無や，両者の質的，量的な相違に着目する必要がある。トラキアと被控訴人ゲームの相違部分の詳細は，別紙２記載のとおりであるが，例えば，被控訴人ゲームでは，トラキアと共通するエピソードは一切存在しないことはもとより，テーマとストーリーが新たに創作され，①リュナンとホームズの２人の主人公がそれぞれの部隊を率いる２部隊制となり，②それに伴ってプレイヤーが大がかりな編成（ユニットやアイテムの入替えなど）をすることが可能になっている。また，被控訴人ゲームの「戦闘マップをプレイする場面」に関しても，戦闘マップ，戦闘背景画面，イベント背景画面，キャラクター，ゲーム音楽をすべて新たに制作し，被控訴人ゲームの「戦闘マップをプレイする場面」全体の分量も極めて多くなっている。この結果，被控訴人ゲームの「戦闘マップをプレイする場面」にはトラキアの「戦闘マップをプレイする場面」には全く存在しない多種多様な表現が大幅に付加されている。
したがって，トラキアと被控訴人ゲームの「戦闘マップをプレイする場面」を，全体的・総合的に観察すれば，被控訴人ゲームの「戦闘マップをプレイする場面」に接した者が，トラキアの「戦闘マップをプレイする場面」の表現上の本質的特徴を直接感得することは不可能である。
(8)　全体的・総合的観察
(ｱ)控訴人らは，ゲームソフト全体とゲームソフト全体，あるいは「戦闘マップをプレイする場面」と「戦闘マップをプレイする場面」との類否判断をするに際して，個別的観察を行うことなく，全体的観察のみを行うべきである旨主張するが，ＳＲＰＧのゲームソフト全体あるいは「戦闘マップをプレイする場面」は，複合的著作物であるから，①ストーリー，②ゲームシステム，③ゲームの場面，④キャラクター，⑤音楽という主たる構成要素に着目し，各構成要素同士を比較することが必要不可欠である。このような構成要素毎の比較をすることなく，直ちに全体的観察のみを行うことなどおよそ不可能であり，全体的観察のみではゲームソフト全体の類否判断としては不十分である。
そこで，ゲームソフトの各構成要素ごとに，トラキアと被控訴人ゲームの共通する部分及び相違する部分を取り上げ，その創作性の有無，程度を比較すると，別紙２記載のとおりである。
前記のとおり，被控訴人ゲームとトラキアのゲームソフトを構成する各構成要素のうち，ストーリーこそがトラキアの昀も特徴的な要素というべきであるから，ＳＲＰＧのゲームソフトの翻案該当性の判断に際し，両ゲームソフトのストーリーが全く異なっていることは昀大限重視されなければならない。また，その他の構成要素についても，別紙２記載のとおり，トラキアと被控訴人ゲームには，具体的表現における大きな相違点が多数存在する。
他方，トラキアと被控訴人ゲームに共通する部分は，その大半が，ゲームシステム，ルール，表現手法等の表現それ自体ではないアイデアにすぎず，アイデアとしてもありふれている。また，両ゲームに共通する表現といえる部分についても，他のゲームソフトにおいても採用されているありふれた表現ばかりであって，到底，トラキアを特徴付けるような表現ではない。
さらに，トラキアと被控訴人ゲームのゲームバランスに着目すれば，両ゲームには，それぞれ固有かつ独自のゲームバランスが形成されており，各種ゲーム雑誌における被控訴人ゲームに対するプレイヤーの評価や感想を見ても，被控訴人ゲームのプレイヤーが，被控訴人ゲーム固有のゲームバランスを感得していることが窺われる。被控訴人Ａは，トラキアと被控訴人ゲームの各ゲームソフトの制作に際し，多大なエネルギーを投入して，長時間にわたりバランス調整を自ら行ったのであって，その結果完成した各ゲームソフトが，それぞれ固有のゲームバランスを備えているのは当然である。したがって，被控訴人ゲームをプレイしたプレイヤーが，被控訴人ゲームとは異なる独自のゲームバランスを備えたトラキアの表現上の本質的な特徴を直接感得することもあり得ない。


(ｲ)　なお，控訴人らは，トラキアと被控訴人ゲームに共通する部分について「質」と「量」の両面から評価をすることによって，翻案該当性を判断すべきであると主張するところ，被控訴人らとしても，創作性の「質」及び「量」の両面を考慮することについては異論がない。しかし，本件共通表現は，他のＳＲＰＧなどのゲームソフトにしばしば見受けられる表現手法や表現であって，何らトラキアに特徴的なものではなく，創作性が高いものではない。また，控訴人らは，被控訴人ゲームにおいて本件共通表現が大量に使用されていると主張するが，ＳＲＰＧやＳＬＧのゲームソフトにおいては，プレイヤーの操作上の便宜や制作コストの観点から，同じゲームシステムに基づく類似した場面が頻繁に繰返し登場することは当然であり，大戦略型のＳＬＧシステムを採用したことに起因する本件共通表現が登場する回数の多さをもって，翻案該当性を肯定するのは誤りである。(ｳ)また，控訴人らは，翻案該当性の判断として「表現をそこまで類似させる必然性があるのか」との点も考慮すべきであると主張する。しかしながら，本件においては，トラキアと被控訴人ゲームのゲームデザイナーが同一人物である以上，ゲームソフトの表現にある程度似通った印象を与える部分が生じることは当然というべきである。むしろ，翻案該当性が問題になっている著作物の制作者が同一人物である場合には，作風，世界観その他の共通性が存在することは必然であり，このような事情は翻案該当性を緩和する方向に考慮すべきである。ゲームシステムのオリジナルな発案者でもない控訴人らが，著作権法に基づき，その独占を求めることは，わが国のコンピューターゲーム文化の発展を阻害し，その未来を閉ざすに至るものである。
(9)　翻案該当性（結論）
以上のとおり，被控訴人ゲームをプレイした者が，トラキアの表現上の本質的な特徴を直接感得することはあり得ず，被控訴人ゲームはトラキアの翻案に当たらない。
３　トラキアへの依拠の有無
著作物の創作行為は，創作者の思想又は感情を，その個々の著作物の創作時において具象化して創作的な表現形式として結実させるものであり，また，各著作物は，創作者の精神的活動による創作者人格の発露としてそれ自体が創作者固有の個性を備えるに至るものであるから，同一創作者による複数の著作物の創作行為は，それぞれが相互に独立した新たな著作物を創造するものである。すなわち，ある著作物と別の著作物の制作者が同一である場合には，制作者は，制作時ごとに，独自に個々の制作行為を行うのであって，自己のものとはいえ既存の著作物に依拠して制作するわけではない。制作者が同一である場合には，同一制作者の著作物の創作行為について，当該制作者の創作した従前の著作物に対する依拠が観念できるとしても，その場合の依拠は，無意識の依拠にすぎない。したがって，本件のように制作者が同一人物である場合には，当該人物の創作行為は，当該人物が従前創作した著作物に対する依拠が否定され，著作権侵害を構成しない。
４　被控訴人の故意又は過失
被控訴人らの故意又は過失についての控訴人らの主張は争う。
５　損害
損害額に関し，被控訴人らは，使用料相当額が売上高の１０％を下回らないと主張するが，これは何ら証拠に基づかない不当な請求というほかない。
６　まとめ
以上によれば，被控訴人らの行為はトラキアの著作物の翻案には該当しないのであるから，控訴人らの差止請求及び損害賠償請求はいずれも理由がない。第４-2不正競争防止法に基づく請求（予備的請求）について
（控訴人ら）
１　商品等表示
本件において，控訴人らが控訴人ゲームの商品等表示として主張するのは，①控訴人ゲームのゲームタイトルである「ファイアーエムブレム」との表示，②控訴人ゲームの略称ないし愛称である「エムブレム」との表示，③別紙３「控訴人らの主張する商品等表示としての影像及びその変化の態様」中の「本件影像商品表示目録」に記載された影像表示及びその変化の態様である（以下，これらの商品等表示を総称するときは「控訴人商品等表示」という。）。（なお，以下，別紙３中の上記目録を「控訴人ゲーム影像表示目録」，同目録に記載された影像表示及びその変化の態様を総称して「控訴人ゲーム影像表示」といい，同目録１ないし３に記載された影像表示を個別に指す場合には，それぞれ「控訴人ゲーム戦闘場面影像表示」「控訴人ゲーム主人公影像表示」「控訴人ペガサスナイト影像表示」という。）本件において，控訴人らが，被控訴人ゲームの商品等表示として主張するのは，①「エムブレムサーガ」との表示，②上記別紙３中の「イ号物件影像表示目録」に記載された影像である。（以下，被控訴人ゲームについても控訴人ゲームにならって略称する。）。
２　控訴人イズの「他人」該当性
控訴人イズは，不正競争防止法２条１項１号，２号にいう「他人」に該当するから，不正競争防止法に基づく請求主体として認められるべきである。(1)　不正競争防止法２条１項１号，２号が，商品主体又は営業主体の混同を生じさせる行為を不正競争行為と規定した趣旨は，他人の商品又は営業との誤認混同を生ぜしめる行為を防止することにある。したがって，このような行為によって営業上の利益を侵害され，又は侵害されるおそれがある者が，この不正競争行為から保護されるべき「他人」，すなわち商品主体又は営業主体であると解すべきである。これに対し，被控訴人らは，不正競争防止法２条１項１号，２号の請求主体を当該製品の製造，販売等の業務に主体的に関与する事業主体に限られると主張するが，同各号にいう「他人」には，製造販売業者に限らず，使用許諾を受けて主体的に関与する者も含まれる（昀三小判昭和５９年５月２９日民集３８巻７号９２０頁（以下「アメリカンプロフットボール事件上告審判決」という。）参照）。控訴人イズのように，商品の製造販売実施権を第三者に独占的に付与した者にとって，当該商品の製造販売を自ら行わないことは，契約上，むしろ当然というべきであるから，被控訴人らの主張する基準は不正競争防止法上の請求主体の範囲を不当に限定するものである。
(2)　控訴人イズが，被控訴人らの不正競争行為によって営業上の利益を侵害され，又は侵害されるおそれがある者に該当することは，以下の事実から明らかである。


(ｱ)　控訴人イズは，ファイアーエムブレム・シリーズのゲームソフトの開発を，昭和６３年１０月ころから開始し，それ以来，現在に至るまで継続している。(ｲ)　控訴人イズは，控訴人ゲームの製造販売権を控訴人任天堂に独占的に使用許諾し，もって，控訴人ゲームの売上げの中から控訴人ゲームの開発に要する控訴人イズの経費及び利益を製造販売許諾の対価（ロイヤルティ）として取得している。(ｳ)　控訴人イズは，「ファイアーエムブレム」（商標登録第３１７４１７６号）及びその略称の「エムブレム」（商標登録第４５１００１３号）について単独で商標登録を取得し維持管理している。
(ｴ)　控訴人イズは，控訴人ゲームに対する需要者の信頼を維持するべく，ゲームソフトの品質を保証している。
(ｵ)　控訴人イズは，控訴人ゲームに関する商品化事業の窓口業務を控訴人任天堂に委託し，控訴人ゲームの商品化許諾契約により得た許諾料を控訴人任天堂と分配して取得している。また，控訴人イズは，控訴人ゲームの商品化権の使用許諾契約を通じ，あるいは商品化業務の遂行により，その品質管理・監修を行っている。(ｶ)　控訴人イズは，業として，控訴人ゲームの制作及び使用許諾を通じた製造，販売，商品化事業の展開を１０年以上もの長期にわたって継続し，控訴人ゲーム表示の出所表示機能，品質保証機能，顧客吸引力を保護発展させるという共通の目的の下に，控訴人任天堂と共に緊密な営業活動を行ってきた。(3)　被控訴人らは，不正競争防止法に基づく請求主体となるためには，需要者・取引者から見て，当該商品の製造者若しくは販売元又は当該営業の主宰者として認識されることが必要であるなどと主張する。しかしながら，不正競争防止法２条１項１号，２号にいう「他人性」の認定で問題となるのは，冒用者の冒用の認識であって，需要者の認識ではない。本件においては，被控訴人らの冒用の認識は十分に認められる。
さらに，「他人性」を特定のための要件と理解した場合でも，特定性の問題はあくまで需要者からみて，ある特定の商品や営業をその他の者の商品や営業から識別するものとして当該商品等表示が知られているかどうかの問題である。したがって，特定性を充足するためには，それ以上に識別された商品や営業の主体の名称までもが周知である必要はない。本件についていえば，控訴人ゲームの商品等表示が控訴人ゲームをその他のゲームソフト商品から識別するものとして知られていればそれだけで特定性を充足するものであり，それ以上に，控訴人ゲームの主体として控訴人任天堂と控訴人イズが含まれていることまで知られている必要はない。(4)　以上のとおり，控訴人イズも不正競争防止法に基づく請求主体と解すべきであるが，仮に，控訴人イズが請求主体と認められない場合には，控訴人任天堂は，上記第１の２(4)のとおり，追加（増額）請求を行う。
３　周知又は著名な商品等表示
３-1　「ファイアーエムブレム」との表示の周知性又は著名性控訴人ゲームのゲームタイトルである「ファイアーエムブレム」との表示は，需要者の間で周知又は著名である。
(1)　「ファイアーエムブレム」表示のうち，火を意味する「ファイア」又は「FIRE」も，紋章を意味する「エムブレム」又は「EMBLEM」も，商品としてのゲームソフトとは何ら関連性のない文字表示であるから，これらを組み合わせてカタカナ表記した「ファイアーエムブレム」との表示は，控訴人ゲームについて自他商品識別力を有する。
(2)　控訴人ゲームの周知性又は著名性の判断の基礎となる需要者の範囲は，ＳＲＰＧの需要者と解すべきである。この点，被控訴人らは，本件における需要者の範囲は，家庭用テレビゲーム機向けゲームソフトのユーザー全体か，あるいはＳＬＧ，ＲＰＧ，ＳＲＰＧの３つのジャンルのゲームソフトを合計した層ととらえるべきであると主張する。しかしながら，不正競争防止法における「需要者」の意義は，類似表示使用者の商品又は営業の需要者のことであると解されるところ，被控訴人らは，被控訴人ゲームをＳＲＰＧ分野に属するゲームソフトと表示し，広告宣伝及び販売をしたものであるから，本件における需要者はＳＲＰＧのユーザーにほかならない。
(3)　「ファイアーエムブレム」表示がＳＲＰＧの需要者の間で周知又は著名であることは，以下の(ｱ)ないし(ｴ)から明らかである。(ｱ)　ファイアーエムブレム・シリーズについては，ゲーム雑誌による宣伝広告，ゲーム内容の紹介記事の掲載，テレビコマーシャルによる宣伝広告活動が多数なされた。これらの宣伝広告等を掲載したゲーム雑誌の発行部数は，それぞれ１回当たり数十万部にのぼる。また，テレビコマーシャルについては，その放映地域は全国にわたっており，東京地区，大阪地区だけでも，３０秒コマーシャルの延べ放映本数は，１０７０本に及ぶ。控訴人ゲームに関するこうした雑誌，テレビにおける宣伝広告活動のため，控訴人任天堂は，平成８年５月末現在で，総額１４億１３３９万円を支出した。
(ｲ)　ファイアーエムブレム・シリーズの販売本数をみると，暗黒竜と光の剣が３２万９０８７本，外伝が３２万４６９９本，紋章の謎が７７万６３３８本，聖戦の系譜が４９万８２１６本，トラキアが１０万６１０８本，合計２０３万４４４８本という売れ行きを示している。ファイアーエムブレム・シリーズは，ＳＲＰＧ分野に属し，その需要者は，ＲＰＧのユーザーの１０分の１である。こうした点に鑑みると，控訴人ゲームの販売本数は周知性又は著名性を獲得するのに十分な数の販売本数というべきである。


(ｳ)　ファイアーエムブレム・シリーズは，ゲーム雑誌において，売上げランキング又は読者人気ランキングなどで上位にランクされた。例えば，暗黒竜と光の剣は，「ファミコン必勝本」平成２年５月１８日号において発売前の読者の期待ランキングが第２位となっており，また，外伝は，「ファミリーコンピュータMagazine」平成４年４月１７日号，「ファミコン通信」平成４年４月１０日号及び「マル勝スーパーファミコン」平成４年４月２４日号において，売上げランキングが第１位となっている。紋章の謎，聖戦の系譜，トラキアについても，同様に，ゲーム雑誌における売上げランキングが第１位にランクされている。さらに，ファイアーエムブレム・シリーズ第１作である暗黒竜と光の剣は，ファミコン発売開始の２０年後の平成１５年の時点においても，すべてのファミコンソフトの中で，元祖ＳＲＰＧとして又はＳＬＧとして第１位と評価されている。(ｴ)　ファイアーエムブレム・シリーズについては，攻略本，コミック，小説，ゲームブック，４コマ漫画，イラスト集，楽譜，ＣＤ，ＬＤ，オリジナルビデオ，トレーディングカードなど多種類にわたる商品化事業が行われている。(4)　以上のとおり，「ファイアーエムブレム」との表示は，需要者の間で周知又は著名である。
３-2「エムブレム」との表示の周知性又は著名性「ファイアーエムブレム」の愛称ないし略称である「エムブレム」との表示は，需要者の間で周知又は著名な商品等表示である。
(1)　「エムブレム」表示は，需要者間で自然発生的に周知となった愛称ないし略称である。このように，需要者の間で，愛称，略称等として広く認識されるに至った表示についても商品等表示性は認められ，商品等表示主体・営業表示主体自らが当該愛称ないし略称を使用していない場合であっても，周知性は肯定されている（昀一小判平成５年１２月１６日判時１４８０号１４６頁（アメックス事件））。(2)　「エムブレム」は，周知又は著名なファイアーエムブレム・シリーズにおいて，ゲームタイトルの一部としてのみならず，シリーズを象徴するモチーフとして，第１作から第５作まで１０年余りにわたって継続的に使用されている。これにより，「エムブレム」表示はファイアーエムブレム・シリーズを象徴し，他との識別力を有する称呼，観念，外観を獲得した。
また，英語の「EMBLEM」のカタカナ表記は「エンブレム」であり，「エムブレム」との表記は，旧仮名遣い表記を用いる点で現代においては特徴的な表示である。さらに，現在に至るまで，「ン」ではなく「ム」を用いる「エムブレム」をゲームタイトルに含むゲームソフトは，被控訴人ゲーム以外には控訴人ゲームしか存在しない。このような事実からも，「エムブレム」が自他商品識別力を有することは明らかである。
(3)　「エムブレム」との表示は，以下のとおり，ファイアーエムブレム・シリーズを示すものとしてＳＲＰＧの需要者の間で頻繁かつ広汎に使用され，周知又は著名となっている。
(ｱ)　ファイアーエムブレム・シリーズは，多数のゲーム雑誌，攻略本等において「エムブレム」と略称して掲載又は紹介され，また，数え切れないほどのインターネットサイトで「エムブレム」と略称されて取り上げられている。(ｲ)　控訴人ゲームのファンは，「エムブレマー」と呼ばれ，控訴人イズのホームページにあったファイアーエムブレム・シリーズのファン用のページの名称は「EMBLER'SROOM(エムブラーズルーム)」であった。(ｳ)　控訴人ゲームを指すものとしての「エムブレム」のカタカナの使用例においては必ず「ム」を用いる「エムブレム」の表記がなされており，需要者が，単なる「エンブレム」と区別して「エムブレム」を控訴人ゲームを意味する特殊な名称として記載していたことを示している。
(4)　被控訴人らは，ファイアーエムブレム・シリーズのゲームソフトには，「エムブレム」だけではなく，「ＦＥ」という略称も存在したから，「エムブレム」表示は商品等表示性，周知・著名性ともに得ていないと主張する。しかしながら，ＳＲＰＧの需要者にとっては，略称「エムブレム」又は略称「ＦＥ」のいずれに接しても，正式名称「ファイアーエムブレム」を想起し得るものであるから，「エムブレム」の他に「ＦＥ］という略称が併存したとしても，「エムブレム」の周知性又は著名性を否定する理由にはならない。
また，被控訴人らは，「エムブレム」表示が単独で使用される回数を問題にする。しかしながら，「エムブレム」のように需要者の間で自然発生的に使用されるに至った愛称ないし略称の周知性は，需要者による使用例において判断するべきである。被控訴人らが正式名称と併記されていると主張する例はもっぱらゲーム雑誌の表紙の記載であるが，雑誌の表紙における「エムブレム」の単独使用の回数の多寡にかかわらず，インターネットなどにおいて需要者は「エムブレム」を単独で広く多用している事実が認められるのであるから，単独使用の多寡は周知性又は著名性の判断に影響を与えるものではない。
(5)　したがって，「エムブレム」との表示も，周知又は著名な控訴人ゲームの商品表示である。
３-3控訴人ゲーム影像表示の周知性又は著名性
控訴人ゲーム影像表示目録記載のゲーム影像及びその変化の態様は，需要者の間で周知又は著名な商品等表示である。
(1)　「他人の商品等表示」にかかる不正競争防止法２条１項１号かっこ書きは条文の文言上も限定列挙ではないから，商品ないし営業を示すものとして需要者の間に広く認識されているものは同号にいう「商品等表示」に該当する。したがって，ゲームの各種影像とゲームの進行に応じたその変化の態様も，自他商品識別機能を備えるに至った場合には，商品等表示性が認められ不正競争防止法による保護の対象となる（東京地判昭和５７年９月２７日無体集１４巻３号５９３頁（「スペースインベーダーゲーム事件判決」という。），京都地決昭和５７年７月５日（甲２１９，ドンキーコング事件仮処分決定）参照）。被控訴人らは，上記スペースインベーダー事件判決に言及して，ゲーム影像及びその変化の態様は，本来的には商品等表示ではないから，これが商品等表示となり得るのは極めて例外的な場合のみであると主張する。しかしながら，上記のとおり，商品等表示の種類には限定はないのであるから，ゲーム影像表示について被控訴人らが主張するような厳格な立証が必要であると解すべき根拠はない。
(2)　大多数の需要者は，ゲームソフト購入前に，ゲーム雑誌，テレビコマーシャル，チラシ，販売店の店頭の販売促進ビデオ，ポスター，ゲームショーでの展示，体験版，ゲームソフトパッケージなどで，ゲームソフトの特徴的なゲーム影像を見た上で，購入の意思決定を行う。特に，シリーズ作品の場合，需要者は上記のような宣伝媒体のゲーム影像を見て，従前のシリーズ作品と特徴が変わらないことや新たに追加された点を確認して購入の意思決定をなす。このように，宣伝媒体に表示されたゲーム影像及びその変化の態様は需要者に対する商品等表示そのものであるということができる。


(3)　このように商品等表示性を有する控訴人ゲーム影像表示は，トラキア発売時である平成１１年９月時点において，又は，遅くとも被控訴人ゲームの発売のための広告宣伝当時には，ＳＲＰＧの需要者の間で，周知又は著名であった。(ｱ)　ファイアーエムブレム・シリーズの第１作である暗黒竜と光の剣は元祖ＳＲＰＧとしてその独創性が高く評価され，ファミコン発売開始の２０年後の平成１５年時点においても，ファミコンソフトの中でＳＬＧの第１位と評価されている。また，控訴人ゲームの販売数量はシリーズ第５作までで全体で約２００万本を超えるものであり，控訴人ゲームは，名実ともにＳＲＰＧの元祖，筆頭たるべき周知性又は著名性を有する。
(ｲ)　控訴人ゲームは，平成２年に第１作を発売して以来，控訴人ゲーム影像表示目録記載の西洋中世の世界観のもと，各ゲームソフトの全編にわたって同主人公影像表示で表示された少年王子を中心とする個性あるユニットが，控訴人ゲーム戦闘場面影像表示で表示された戦闘場面を繰り返すことにより，マップをクリアしてゲームクリアを目指すという基本的な形態を保持し，同ペガサスナイト影像表示はその特徴的なゲーム影像であった。そして，このような控訴人ゲーム影像表示は，平成２年以来，今日まで，チラシ広告，テレビコマーシャル，ゲーム雑誌等の広告宣伝活動や商品パッケージ自体に広く用いられてきた。
(ｳ)　控訴人ゲーム影像表示は，原判決及び被控訴人らが引用した公知ゲームのいずれとも明らかに異なる独自の独創性を有するものであり，控訴人ゲーム戦闘場面影像表示，同主人公影像表示，同ペガサスナイト影像表示を併せて使用するゲームソフトは，被控訴人ゲーム以外には存在しない。
(4)　被控訴人らは，控訴人ゲームに関するゲーム雑誌の記事には，控訴人らが控訴人ゲーム影像表示目録において特定した影像表示とは異なるゲーム影像の方が多く掲載されていると主張する。しかしながら，ゲーム雑誌においては，需要者に新作ゲームの情報提供を行うことにより宣伝広告をするものであるから，前号の雑誌においてすでに掲載した同じゲーム影像や同じ情報を次号において繰り返し再度掲載することはまずない。控訴人ゲーム影像表示目録で特定したゲーム影像の掲載回数が控訴人ゲームに関する記事の掲載回数より少ないのは，このようなゲーム雑誌による情報提供の特性に基づくものであるから，控訴人ゲーム影像表示の周知性に影響を与えるものではない。
(5)　以上のとおり，控訴人ゲーム影像表示目録記載のゲーム影像及びその変化の態様は，需要者の間で周知又は著名な商品等表示である。４　控訴人ゲームと被控訴人ゲームの商品等表示の類似性４-1控訴人ゲームの「ファイアーエムブレム」表示及び「エムブレム」表示と被控訴人ゲームの「エムブレムサーガ」表示との類似性控訴人ゲームの「ファイアーエムブレム」表示と被控訴人ゲームの「エムブレムサーガ」表示，控訴人ゲームの「エムブレム」表示と被控訴人ゲームの「エムブレムサーガ」表示は，いずれも類似している。
(1)　「ファイアーエムブレム」表示のうち，自他商品識別力の中心となる要部は「エムブレム」である。すなわち，「エムブレム」は，ファイアーエムブレム・シリーズを指すものとしてＳＲＰＧ分野の需要者間に広く呼び慣わされてきた略称であり，「ファイアーエムブレム」を「ファイアー」と略称することはない。また，「エムブレム」は，「エンブレム」ではなく「エムブレム」という旧仮名遣い表記による，現代においては造語的印象をもつ特徴的表記であり，「エムブレム」の語を含むゲームタイトルは，ファイアーエムブレム・シリーズ以外には被控訴人ゲームしか存在しないのに対し，「ファイアー」をタイトルに含むゲームは，「ファイアーボール」「スーパーファイアープロレスリング」など多数存在する。したがって，「エムブレム」との部分が他のゲームソフトとの識別力を有する要部であることは明らかである。この点，被控訴人らは，「エムブレム」は一般に周知の外来語であるから要部とはなりがたいと主張するが，かかる被控訴人らの論理は，国語辞典に掲載された用語は一般に周知であるから要部になり得ないと主張しているにすぎず，失当である。
他方，被控訴人ゲームの「エムブレムサーガ」との表示のうち，「サーガ」は，通常，「伝説」や「物語」を意味するものとして，ゲームや小説の末尾部分に付されるものであって，ゲームの名称の一部としてはありふれており，「サーガ」のつくゲームは「リグロードサーガ」「ファーランドサーガ」「ラスタンサーガⅡ」など多数存在する。また，「サーガ」は，「エムブレム」と異なり，造語的な印象を与えない。これに対し，「エムブレム」をゲームタイトルに含むゲームは，被控訴人ゲーム以外では，ファイアーエムブレム・シリーズしか存在せず，「エムブレム」が造語的印象をもつ特徴的表記であることは上記のとおりである。したがって，「エムブレムサーガ」表示においても，「エムブレム」の部分が自他商品識別力を有する要部である。この点，被控訴人らは「サーガ」は英語に堪能な者でなければ何の観念も生じないなどと主張しているが，「サーガ」は広辞苑等の昀も普及している国語辞典において掲載されており，需要者も「サーガ」を「物語」を意味する一般用語と理解しているのであって，被控訴人らの主張は失当である。そうすると，「ファイアーエムブレム」又は「エムブレム」表示と「エムブレムサーガ」表示の要部は，いずれも「エムブレム」ということになり，その外観，称呼，観念において同一である。
(2)　また，商品等表示及び営業表示の類似性については，現実の使用状況を斟酌して，商品の出所又は営業主体につき混同を惹起するおそれがあるか否かによって判断される（昀二小判昭和５８年１０年７日民集３７巻８号１０８２頁（以下「ウーマンパワー事件判決」という。））。本件では，「エムブレム」表示は，ファイアーエムブレム・シリーズのタイトルに使用されているのみならず，その意味するところの紋章はファイアーエムブレム・シリーズを象徴する重要なモチーフとして第１作から第５作に至るまで継続的に使用されてきた。このような状況の下，被控訴人は，「エムブレム」を含むタイトルを付し，しかも，控訴人ゲーム同様，紋章を重要なモチーフとして使用するＳＲＰＧである被控訴人ゲームを制作し，その販売のための広告宣伝を開始したものである。かかる取引の実情に照らすと，被控訴人ゲームに接した需要者は，被控訴人ゲームを「ファイアーエムブレム」と同一又は関連する出所からのシリーズ作品と誤認・混同するおそれがある。(3)　以上のとおりであるから，「ファイアーエムブレム」表示と「エムブレムサーガ」表示，「エムブレム」表示と「エムブレムサーガ」表示は，いずれも類似しているということができる。


４-2控訴人ゲーム影像表示と被控訴人ゲーム影像表示との類似性控訴人ゲーム影像表示と被控訴人ゲーム影像表示は，類似している。(1)　控訴人ゲーム影像表示と被控訴人ゲーム影像表示は，控訴人ゲーム影像表示目録及び被控訴人ゲーム影像表示目録に文章で詳細に記載した特徴点のすべてにわたって一致している。すなわち，控訴人ゲーム影像表示及び被控訴人ゲーム影像表示の戦闘場面影像表示，主人公影像表示，ペガサスナイト影像表示は，単に「トップビューから１対１のサイドビューに切りかわる」「髪の色が青い」「ペガサスに乗ることのできる三姉妹が登場する」という，大まかなレベルの点だけが共通するのではなく，それ以外にも，同各目録本文に文章で詳細に列挙した具体的な特徴点のすべてにわたって一致している。これは，同各目録に添付された「別紙３①対比」ないし「別紙３③対比」から一見して明らかである。(2)　需要者は，購入前にゲーム影像を見て内容を知ってから購入するものであり，販売者は，発売前に，あらかじめ，取引者又は需要者の注意を引きつけるゲーム影像を，雑誌広告やテレビコマーシャル，販売促進ビデオなどで表示することにより，購買意欲を喚起する。したがって，控訴人ゲーム影像表示と被控訴人ゲーム影像表示との共通する特徴点は，取引者又は需要者の注意を引きつける要部に他ならない。
(3)　類似性判断は，その商品・役務にかかわる，ある特定の商品等表示だけで判断すべきではなく，当該商品にかかわるすべての商品等表示を全体として観察して判断するべきものである。本件における前記のとおりの取引の実情に照らすと，遅くとも，被控訴人ゲーム発売のための広告宣伝を開始した当時，「エムブレムサーガ」との名称に接したＳＲＰＧ需要者は，ファイアーエムブレム・シリーズを想起し得る状態にあったということができる。そうしたところ，被控訴人らは，控訴人ゲームの周知性にただ乗りすべく，被控訴人ゲームの宣伝広告において，被控訴人ゲーム影像表示を控訴人ゲーム影像表示と同様の態様で使用し，需要者に対してもこのような態様で使用していることを積極的に宣伝広告してきたものである。したがって，需要者としては，控訴人ゲーム影像表示と被控訴人ゲーム影像表示を全体として類似していると受け取るおそれが極めて高かったということができる。
５　混同を生じさせる行為
被控訴人らの行為は不正競争防止法２条１項１号にいう「混同を生じさせる行為」に該当する。
(1)　上記のとおり，被控訴人らは，需要者の間で周知な控訴人ゲームの商品等表示に酷似する商品等表示を被控訴人ゲームにおいて使用している。このように酷似している商品等表示を使用すれば，特段の事情がない限り，少なくともＳＲＰＧの需要者は，被控訴人ゲームの出所が控訴人らであるかのように，あるいは被控訴人ゲームを制作・販売する者が控訴人らから正当な許諾を受けているなどの特別な法律関係があるかのように誤認・混同するおそれがあることは当然である。したがって，本件において，混同のおそれが否定されるためには，混同の懸念を払拭するに足りる市場の状況や，混同を具体的に抑止する打消し行為等が必要である。しかるに，被控訴人らは一切，かかる打消し行為等を行っていない。したがって，被控訴人らの行為が「混同を生じさせる行為」に該当することは明らかである。(2)　加えて，本件においては被控訴人らによる積極的な混同惹起行為が認められる。
すなわち，被控訴人らは，控訴人ゲームの商品等表示に類似する商品等表示を被控訴人ゲームにおいて使用し，ファイアーエムブレム・シリーズとの関連性を強調する宣伝広告をゲーム雑誌，ポスター，ホームページ，テレビコマーシャル，体験版等の各種宣伝媒体において共同して実行した。例えば，「週刊ファミ通」平成１２年１月２１日号（甲２０，被控訴人エンターブレインの前身である株式会社アスキーが発行したもので，同雑誌の当時の編集長は被控訴人エンターブレインの代表者であるＢである。）の被控訴人ゲームの紹介宣伝記事においては，被控訴人ゲームとファイアーエムブレム・シリーズの制作者が同一であることが強調されるとともに，被控訴人Ａ自らが，被控訴人ゲームはファイアーエムブレム・シリーズ５作品と世界観を共通にし，同シリーズに続く４つ目の大陸を舞台とするゲームであることや，同シリーズに登場した人気キャラクターが被控訴人ゲームでも登場することなどをアピールしている。
また，被控訴人らは，平成１３年３月８日の被控訴人ゲーム発売予約開始の前に，ファイアーエムブレム・シリーズ第１作から第３作までに登場した人気キャラクターであるペガサス三姉妹が被控訴人ゲームに登場することを告知し，その他にも被控訴人ゲームの宣伝広告において，ファイアーエムブレム・シリーズの人気キャラクターと酷似するキャラクターを繰り返し用いて需要者の購買意欲を喚起している。
このような被控訴人らの積極的な混同惹起行為により，需要者における混同のおそれは一層強まったものである。
(3)　さらに，本件では，被控訴人らの積極的な混同惹起行為の結果，需要者の間で混同が現実に生じている。例えば，インターネットのホームページ上の記載，ゲーム雑誌上への投稿，雑誌記事等に見られるように，一般需要者の間には，被控訴人ゲームがファイアーエムブレム・シリーズに連なるゲームソフトであるとの混同が生じ，一般需要者以上に知識を有するはずの販売店や被控訴人ゲームの評論記事においても同様の混同が見られる。
(4)　これに対し，被控訴人らは，需要者は，被控訴人ゲームを「新作」「オリジナル作品」「事実上の続編」などであると認識していたのであるから，ファイアーエムブレム・シリーズの続編とは認識していなかったと主張する。しかしながら，仮にそのような認識があったとしても，需要者における混同発生事実を否定する根拠とはならない。
また，被控訴人らは，被控訴人Ａの移籍によって需要者の間に事実上の混乱が生じたとしても，それは有名な服飾デザイナーが移籍する場合と同様であって「混同」と評価すべきではないと主張する。しかしながら，被控訴人Ａは需要者の一部に知られていたにすぎず，むしろ被控訴人ゲームの知名度を上げるために，被控訴人らは，ファイアーエムブレム・シリーズと被控訴人Ａの関係を関連付ける宣伝広告活動を行ったものであり，服飾における有名デザイナーの移籍とは事案を全く異にする。
むしろ，被控訴人Ａは，控訴人イズを退職する際，控訴人イズが開発した未完成作である「トゥルーエムブレム」の開発データを持ち出して被控訴人ゲームで使用するとともに，トラキアの開発資料も持ち出したものであり，被控訴人Ａが不正競争の意図を有していたことは明らかである。
(5)　以上のとおり，被控訴人らの行為は不正競争防止法２条１項１号にいう「混同を生じさせる行為」に該当する。被控訴人らは，前記のとおり，平成１３年４月２日ころ，被控訴人ゲームの発売直前にそのタイトルのみを「ティアリングサーガユトナ英雄戦記」と変更したが，その後も現在に至るまで被控訴人ゲームの販売を継続し，被控訴人らの不正競争行為によって需要者間に生じた混同のおそれを具体的に抑止する打消し行為は何ら行っていないのであるから，需要者による混同のおそれは現在も引き続き存在する。
６　被控訴人らの故意又は過失


被控訴人らは，控訴人ゲームの商品等表示と類似する商品等表示を使用して被控訴人ゲームを制作，販売したものであり，このような不正競争行為について，故意又は過失が認められる。
すなわち，被控訴人エンターブレイン及び被控訴人ティルナノーグは，被控訴人ゲームを制作，販売した。被控訴人Ａは，被控訴人ティルナノーグの代表者としてこれを遂行するとともに，個人としても被控訴人ゲームの制作に主体的に関与した。被控訴人Ａは，周知の控訴人ゲームの商品等表示に類似する被控訴人ゲーム商品等表示を使用することにより，需要者の間に控訴人ゲームとの混同が生じるおそれがあることを熟知していた。
また，被控訴人エンターブレイン（分社化前は株式会社アスキー）は，控訴人ゲームのゲーム内容を紹介した雑誌（「週刊ファミ通」及び「ファミ通＋６４」）やトラキアの攻略本の発行者であり，控訴人らから「トラキアデラックスパック」の商品化使用許諾を受けていた。被控訴人エンターブレインの代表者であるＢは上記雑誌及び書籍の発行人兼編集人であり，控訴人ゲームのファンとして知られているのであるから，Ｂもまた，控訴人ゲームの商品等表示に類似する被控訴人ゲームの商品等表示を使用することにより，需要者の間に控訴人ゲームとの混同が生じるおそれがあることを熟知していたというべきである。
さらに，被控訴人らは，控訴人ゲームの商品等表示に類似する被控訴人ゲームの商品等表示を用いて盛んに広告宣伝活動を行い，控訴人らから不正競争防止法違反の警告を受けても予約販売の受注を継続し，予約受注締切後に初めて一般消費者に被控訴人ゲームのタイトルの変更を告知するなどの行為に及んだ。このような被控訴人らの不正競争行為は悪質というほかなく，被控訴人らには故意又は過失があるというべきである。
７　損害
上記第４-1の５記載のとおり。
８　まとめ
以上のとおり，被控訴人らの行為は，不正競争防止法２条１項１号，２号所定の各要件を充足するので，控訴人らは，被控訴人エンターブレイン及び被控訴人ティルナノーグに対し，同法３条に基づいて被控訴人ゲームの製造，販売，頒布の差止めを求めるとともに，不正競争行為による損害賠償として，被控訴人らが控訴人らのそれぞれに対し上記損害１億２９１５万円（１億１７４４万５０００円と１１７０万５０００円の合計）及びこれに対する平成１３年８月８日（訴状送達の翌日）から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金を連帯して支払うことを求め，仮に，控訴人イズが不正競争防止法上の請求主体と認められない場合には，被控訴人らが控訴人任天堂に対し２億５８３０万円（上記の１億２９１５万円を含む。）及びこれに対する平成１３年８月８日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金を連帯して支払うことを求める。
（被控訴人ら）
１　商品等表示
控訴人らが本件における商品等表示として前記のとおり主張していることは争わない。
２　控訴人イズの「他人」該当性
控訴人イズは，不正競争防止法２条１項１号，２号にいう「他人」には該当しないから，同法に基づく請求主体ということはできない。(1)　不正競争防止法２条１項１号，２号の規定は，商品等表示についていえば，他人の商品との混同を生じさせる行為等を防止することによって，商品等表示に化体された商品主体の信用の冒用，毀損を防止し，もって，公正な競業秩序の維持，形成を図ろうとするものである。したがって，これらの規定によって保護されるべき者は，商品に関する信用の保持者たる主体，すなわち当該商品の製造，販売等の業務に主体的に関与する事業主体に限られると解すべきである。これを具体的にいえば，原則として，当該表示を付した商品について，その品質等を管理し，販売価格や販売数量を自ら決定する者が，これに該当するものと解すべきである。(2)　本件では，控訴人イズは，控訴人任天堂に対し，控訴人ゲームの著作権及び商標権に関する使用許諾をしたほかは，全く何もしていない。すなわち，控訴人ゲームを製造，販売するとともに，その販売価格及び製造・販売数量の決定をしているのは，控訴人任天堂であって，控訴人イズではない。また，在庫リスク（売れ残りリスク）及び債権回収リスク（貸倒れリスク）の負担をしているのも控訴人任天堂であり，控訴人イズはこれらのリスクを一切負っていないばかりか，控訴人任天堂からロイヤリティとして昀低保証を得ている。さらに，控訴人ゲームが仕様に合致しているか否かを判断し決定する者も，控訴人任天堂であり，控訴人ゲームに関する商品化事業についても，主体的に関与してきた事業主体は，控訴人任天堂であって，控訴人イズではない。控訴人イズは，商品化事業に関して実際の作業を行ったことを示す証拠として，わずか数点の証拠（甲３８９ないし３９２）しか提出できていないが，これでは不正競争防止法上の請求主体であると認めるには足りない。
(3)　控訴人イズが不正競争防止法２条１項１号，２号の「他人」に当たらないことは，控訴人ゲームの需要者・取引者の認識からも基礎付けることができる。すなわち，同規定の趣旨は，商品等表示についてその顧客吸引力を利用するただ乗りを防止するとともに，その出所表示機能及び品質表示機能が稀釈化により害されることを防止するところにある。したがって，これらの規定によって保護されるべき者は，商品等表示に化体された信用・名声を自らの信用・名声とする者，すなわち，商品等表示により，需要者・取引者から見て，当該商品の製造者若しくは販売元又は当該営業の主宰者として認識される者，あるいは，当該商品等表示に関して形成されているグループに属すると認識される者に限られると解すべきである。本件では，控訴人イズの名称は，控訴人ゲームの流通段階において，需要者・取引者の目にほとんど触れていない。すなわち，ファイアーエムブレム・シリーズ第１作から第４作については，商品のパッケージ，雑誌等における宣伝広告，雑誌等の記事いずれにも，控訴人任天堂の名称のみが記載され，控訴人イズの名称は記載されていない。また，ファイアーエムブレム・シリーズ第５作のトラキアについても，雑誌記事やパッケージなどにおいて，控訴人イズの名称は著作権表示として控訴人任天堂と並んで小さく記載されているにすぎず，逆に控訴人任天堂の名称は，著作権表示とは別に，単独で，大書されている。さらに，控訴人ゲームの商品化事業についても，控訴人イズの名称が何らかの形で表示されている証拠は，控訴人イズと控訴人任天堂との間の契約書関係の証拠を除けば，わずか数点（甲３８９ないし３９２）にすぎない。
これらの事実によれば，控訴人ゲームのゲームソフトの需要者・取引者は，控訴人ゲームの商品等表示を控訴人任天堂の表示であると認識し，控訴人イズの商品等表示とは認識していなかったことは明らかで，同商品等表示に関して，控訴人イズも関係する何らかのグループが形成されていると認識していたとも考えられない。(4)　以上のとおり，控訴人イズは，不正競争防止法に基づく請求の主体たる「他人」には該当しない。
３　周知又は著名な商品等表示


３-1「ファイアーエムブレム」との表示の周知性又は著名性「ファイアーエムブレム」との表示は，需要者の間で周知又は著名とはいえない。
(1)　本件における「需要者」とは，家庭用ゲーム機向けゲームソフトのユーザー全体と解すべきである。控訴人らは，ＳＲＰＧというジャンルのゲームソフトのユーザー層に限定すべきであると主張するが，ゲームソフトのジャンル区分そのものが，相対的かつ主観的な，曖昧なものにすぎない。また，ゲームソフトの卸売業者も小売業者も，すべてのジャンルのゲームソフトを取り扱っており，ＳＲＰＧのジャンルのゲームソフトだけを取り扱い，ＳＲＰＧ以外のジャンルのゲームソフトを取り扱わないなどという卸売業者も小売業者は一切存在しない。さらに，家庭用ゲーム機向けゲームソフトのユーザーも，複数のジャンルのゲームソフトを購入しており，ＳＲＰＧのゲームソフトだけを購入し，ＳＲＰＧ以外のジャンルのゲームソフトを一切購入しないというユーザーも存在しない。したがって，控訴人ゲームの需要者をＳＲＰＧのユーザー層に限定するのは相当でない。仮に，ゲームソフトのジャンルごとに需要者を区分して考えたとしても，控訴人ゲームの内容は，ＳＬＧ的要素とＲＰＧ的要素を含むものであり，ゲーム雑誌やゲーム関連の文献等においても，控訴人ゲームは，ＲＰＧ，ＳＬＧ，ＳＲＰＧの少なくとも３つのジャンルに分類されたことがある。また，控訴人任天堂も，ファイアーエムブレム第５作であるトラキアの取扱説明書の冒頭で，ファイアーエムブレムがＳＬＧであることを認めている。さらに，ＳＬＧ，ＲＰＧ，ＳＲＰＧの３つのジャンルのゲームソフトのユーザーの合計数は，家庭用ゲーム機のユーザー全体の中で大きな比率を占める。こうした事情を考慮すれば，少なくとも，控訴人ゲームの需要者は，ＳＬＧ，ＲＰＧ，ＳＲＰＧの３つのジャンルのゲームソフトを合計した層と解すべきである。したがって，需要者をゲームソフトのジャンルによって区分したとしても，控訴人ゲームの需要者は幅広く，その人数も極めて多いということになる。
(2)　控訴人ゲームの需要者の範囲を以上のとおり理解した上で，「ファイアーエムブレム」表示が需要者に周知又は著名かどうかを検討すると，以下の理由からその周知性又は著名性は否定すべきである。
(ｱ)　ゲームソフトの商品等表示の周知性又は著名性の判断において，昀も重視されるべき事実は，販売本数（すなわち，現実の需要者をどれだけ確保したのかという事実）というべきである。そもそも，ゲームソフト業界は，ヒット作が毎年のように多数出現するという極めて競争の激しい業界であるから，ゲームソフトのタイトル名が，商品等表示として周知性又は著名性を獲得するに至ることは相当困難な状況にあるが，ファイアーエムブレム・シリーズのゲームソフトの販売本数は，他のゲームソフトの販売本数と比べて多いとはいえない。すなわち，ゲームソフトのシリーズ全体の合計販売本数が１０００万本を超えるゲームソフトだけでも複数存在する。例えば，「２００１CESAゲーム白書」（乙３）に登場するものだけ見ても，平成１２年１２月３１日（控訴人任天堂に限って平成１３年３月３１日）時点において，既に，「スーパーマリオ」シリーズ（約３４００万本），「ポケットモンスター」シリーズ（約２２００万本），「ドラゴンクエスト」シリーズ（約２５００万本），「ファイナルファンタジー」シリーズ（第３作から第９作で約１７００万本）などが，シリーズ全体で１０００万本の発行本数を実現している。また，1つのタイトルの販売本数が１００万本以上のゲームソフトだけでも，平成１２年１２月３１日時点（控訴人任天堂については平成１３年３月３１日時点）で，既に１２３タイトルも存在した。しかるに，ファイアーエムブレム・シリーズのゲームソフトの販売本数は，シリーズ５作の合計販売本数でも２０３万本，１タイトルの販売本数では，昀大でも約７７万本（第３作の紋章の謎），昀低では約１０万本（第５作のトラキア）の販売本数にとどまっている。しかも，ファイアーエムブレム・シリーズのゲームソフトの中では昀も販売本数の多い第３作の紋章の謎は平成６年に販売されたものであるから，その販売開始から現在に至るまで，既に１０年もの長期間が経過している。(ｲ)　ファイアーエムブレム・シリーズのゲームソフトに関する商品化事業は，控訴人ら提出に係る全証拠を見ても，ファイアーエムブレム・シリーズの需要者を対象にしたものにとどまっており，しかも，その事業展開の規模は極めて小さい。ゲームソフトの攻略本については，ゲームソフトのユーザーのみが購入することが明らかであるから，商品化事業の名にすら値せず，攻略本以外の小説，コミック，楽譜等の販売数量は，ほとんどのものがせいぜい数万部にとどまっている。(ｳ)　控訴人らは，控訴人任天堂が，暗黒竜と光の剣，外伝，紋章の謎，聖戦の系譜について総額１４億１３３９万円に及ぶ宣伝広告費を支出したと主張するが，宣伝広告に関する事実の持つ意味は，販売本数の持つ意味と比べれば，はるかに小さい。ゲームソフト業界では，平成９年の１年間だけでも年間約３５２億円という巨額の宣伝広告費が投入されているのであるから，宣伝広告の分量も，ゲームソフト業界におけるものとしては大量とはいいがたく，そのほとんどの宣伝広告が，ゲームソフトが販売される都度，一時的かつ断続的に行われているにすぎない。テレビコマーシャルについても，控訴人ゲームについて行われたテレビコマーシャルのＧＲＰ（GrossRatingPoint；延べ視聴率）の値は，他のゲームのＧＲＰと比べて決して高い値ではない。したがって，上記の程度の宣伝広告では周知性又は著名性を獲得したというには不十分である。
(ｴ)　控訴人らは，控訴人ゲームの各ゲームソフトが，売上げランキング又は人気ランキングなどで上位を獲得したと主張する。しかし，雑誌等においてファイアーエムブレム・シリーズのゲームソフトに対して高く評価された事実が存したとしても，当該事実は，ファイアーエムブレム・シリーズのゲームソフトの「質」に関するものであって，周知性又は著名性という「量」の問題とは無関係である。以上の次第であるから，控訴人ら提出に係る全証拠をもってしても，ファイアーエムブレム表示が，商品等表示として周知又は著名であるとは認めがたいというべきである。
３-2「エムブレム」との表示の周知性又は著名性「エムブレム」という表示は，そもそも商品等表示性すら獲得しておらず，ましてや，周知性又は著名性を有していたとはいえない。


(1)　一般に，販売元によって名付けられた正式の商品名に比べると，それ以外の名称が商品等表示性を獲得するに至ることは，例外的な珍しい事態である。本件においては，ファイアーエムブレム・シリーズのゲームソフトのタイトルは，第１作から第５作まで一貫して「ファイアーエムブレム」であり，「エムブレム」ではない。このとおり，「エムブレム」は，ゲームソフトという商品の正式名称ではないから，「エムブレム」との表示が商品等表示性を獲得するに至るのは例外的な事態である。
(2)　ある商品について，正式名称以外に使われる略称が複数ある場合，当然のことながら，略称が１つの場合に比べて，それぞれの略称が商品等表示性及び周知・著名性を獲得することが難しくなることも，経験則上明らかである。ファイアーエムブレム・シリーズのゲームソフトは，英文表記の「FireEmblem」の頭文字をとって，「ＦＥ」と略称されることも多い。したがって，エムブレムとの表示は，「ＦＥ」という略称が別途存在することからしても，商品等表示としての周知性又は著名性を獲得することが難しい。
(3)　仮に，ある商品について，正式名称とは別に，商品等表示として周知性又は著名性を獲得するに至っている略称があるのであれば，その略称は，正式名称とは別に，単独で使用されるはずである。ところが，控訴人ら提出に係る全証拠を見てみても，「エムブレム」表示は，正式名称である「ファイアーエムブレム」表示と併用されているものが大半であり，「エムブレム」表示が，「ファイアーエムブレム」表示とは別に，単独で使用されている例は，ほとんど見当たらない。ゲーム雑誌の記事の中で，「エムブレム」表示が使用されている場合のほとんどすべては当該記事の中の別の場所で「ファイアーエムブレム」という正式名称が使用されている。また，ゲーム雑誌の表紙の中で，「エムブレム」表示が単独で使用された例は，１件も見当たらず，「エムブレム」表示が「ファイアーエムブレム」表示と併用された例も，わずか数件だけである。これに対し，「ドラクエ」「ＦＦ」など，周知性又は著名性を獲得しているゲームソフトの略称は，ゲーム雑誌の表紙に単独でも多用されている。
「エムブレム」表示が単独で使用されている証拠は，その大半が，インターネット上のファイアーエムブレム・シリーズに関するサイトでの書込みである。インターネットサイト上の書込みは，ファイアーエムブレム・シリーズのゲームソフトの購入者が，そのゲームソフトの内容についてやりとりするために行われるものであって，需要者のごく一部の者が見るにすぎないサイトである。このような需要者よりも遙かに範囲の限定された購入者が見るにすぎないサイトにおいて「エムブレム」表示が単独で使用されている例が存するからといって，「エムブレム」表示が商品等表示として需要者の間で周知性又は著名性であったということはできない。(4)　「エムブレム」表示は，英語の「emblem」のカタカナ表記であるところ，これを，「エムブレム」とするか，「エンブレム」とするかは，単なる表記の問題であり，この種のカタカナ表記ではいずれも採用される可能性があり，「エムブレム」は，顕著性を有するほどに特徴的なカタカナ表記とはいえない。
３-3控訴人ゲーム影像表示の周知性又は著名性
控訴人ゲーム影像表示目録記載の影像表示とその変化の態様である控訴人ゲーム影像表示は，控訴人ゲームの「商品等表示」とはいえず，仮にそういえるとしても周知又は著名ではない。
(1)　そもそも，本来的なゲームソフトの商品等表示はゲームのタイトルであり，ゲームソフトをプレイしたときに画面に表示される影像とその変化の態様は，本来的なゲームソフトの商品等表示ではない。したがって，ゲーム影像が，ゲームソフトの商品等表示性を獲得するのは，ゲーム影像が，他に例を見ない独創的な特徴を有する構成であり，しかも，そのような特徴を備えた表示画面の構成が特定のゲームソフトに特有のものとして，需要者の間に広く認識されるに至った場合に限られるというべきである。
(2)　裁判例を見ても，スペースインベーダーゲーム事件判決は，ゲーム影像が特殊性と新規性を有していること，当該ゲームそのものが大流行したことなどの事実関係を認定した上で，ゲーム影像の商品等表示性を肯定しているにすぎない。ビデオゲーム自体が目新しかったスペースインベーダーゲームの時代であればともかく，ゲームソフトが飽和状態にある現在にあっては，よほどの独創的な特徴を有していない限り，ゲーム影像が商品等表示性を備えることはないというべきである。(3)　控訴人ゲーム影像表示は，他に例を見ない独創的な特徴を有するものとはいいがたく，同種ゲームソフトとしてはありふれたゲーム影像である。また，控訴人ゲームの影像に対する市場の評価は低く，そのような控訴人ゲーム影像表示が，家庭用ゲーム機向けゲームソフトのユーザーの間で広く認識されているとは考えられない。
(4)　控訴人ら提出に係る全証拠を見ても，控訴人ゲーム影像表示目録で特定されたゲーム影像が掲載されている雑誌記事は少なく，これと異なる影像写真が掲載されている雑誌記事の方が圧倒的に多い。控訴人ゲーム影像表示に類似する影像が掲載されている記事においてすら，画面表示の写真の大きさは，雑誌等に掲載するに際して実際の画面よりも大幅に縮小されている上，控訴人らが主張する影像と全く異なる影像の写真の方が，点数としては，むしろ多く掲載されている。しかも，ゲーム雑誌の記事の中では，ゲームの内容が，ゲームのジャンルやストーリー，ゲームシステムなどにわたって広範に紹介されており，ゲーム影像だけが掲載されている記事など存在しない。ゲーム影像が掲載されている場合も，その大半は，ゲーム影像そのものを紹介する目的ではなく，ゲームシステムやキャラクター，ストーリーなどを紹介することを目的として，その補助的手段として，ゲーム影像が掲載されているにすぎない。したがって，ゲーム雑誌の記事に掲載されている控訴人ゲーム影像表示が読者に対し与える訴求力は非常に小さい。４　控訴人ゲームと被控訴人ゲームの商品等表示の類似性４-1控訴人ゲームの「ファイアーエムブレム」又は「エムブレム」表示と被控
訴人ゲームの「エムブレムサーガ」表示との類似性
控訴人ゲームの「ファイアーエムブレム」表示と被控訴人ゲームの「エムブレムサーガ」表示，控訴人ゲームの「エムブレム」表示と被控訴人ゲームの「エムブレムサーガ」表示は，いずれも類似していない。