Ｐ１は，本件疾病発症の２日前から本件疾病発症当日にかけて，打ち合わせ中に居眠りをし，また，異様に眠たがる，日中から仮眠をとるなどしていた。本件疾病発症当日は，体育の授業でバスケットボールのシュートの演技を児童たちに見せた後，胸に手をあてて疲れた様子で座ったり，児童を叱責して突き飛ばしたり，授業中も普段なら立って授業をするところを座って授業をするなど普段とは異なる様子を見せていた。Ｐ１が上記イ及びウのとおり，肉体的，精神的負担のかかる公務を同時並行的に行っていたことや，下記オのような本件疾病発症直前のＰ１の労働時間に照らせば，このようなＰ１の行動は，Ｐ１が過労状態にあったことを示すものと考えるのが自然である。
オ　Ｐ１の労働時間について
（ア）　平成２年９月１０日から本件疾病発症日である同年１０月８日までのＰ１の執務時間は，本判決添付の別紙「Ｐ１労働時間表」のとおりである。これを見ると，Ｐ１の労働時間は，同年９月２５日から同年１０月１日までは合計７０時間４５分で，所定労働時間４４時間の１．６倍であり，時間外労働時間は，２６時間４５分に達している。また，本件疾病発症前１週間（同月２日から同月８日まで）の労働時間は，合計７５時間２０分で，所定労働時間の約１．７倍であり，時間外勤務時間は，３１時間２０分に達している。このように，同年９月下旬以降のＰ１の公務は，超過労働時間の長さという点から見ても，過重なものであったというべきである。
（イ）　この点，被控訴人は，給食の時間や授業の間の休み時間を労働時間に含めるべきではないとするかのように主張する。しかし，給食の時間については，それ自体が教育の一環とされていること（甲１０４）に照らし，これを労働時間から除くことはできないというべきである。また，授業の間の休み時間についても，教育現場の実情（甲１０３，１３８）からすれば，これをもって完全に公務から開放された休憩時間と評価することは相当でないというべきである。被控訴人の主張は採用できない。
また，被控訴人は，Ｐ１の労働時間に関する控訴人の主張の根拠となった甲２９の２に疑問を呈するとともに，持ち帰りの仕事は自己のペースで行うことができる点からいっても，負担の大きなものとはいえないとも主張する。しかし，甲２９の２は，Ｐ１が死亡した直後に集められた同僚からの情報や，Ｐ１が自宅で持ち帰りの仕事をしているところをつぶさに見ていた控訴人の供述，さらには，Ｐ１が担任をしていたクラスの児童からの聴取結果（なお，児童からの聴取が行われたのは，本件疾病の発症から約１年６か月が経過した平成４年４月であるが，自己の担任教師が突然倒れるという異常な出来事が生じた当日の事情という比較的記憶に残りやすい事項を聴取したものであることからすれば，その聴取内容は信用できるというべきであろう。）に基づいたものであり，その内容は，おおむね信頼するに足りるというべきである。また，Ｐ１が自宅に持ち帰って行っていた仕事の内容に照らすと，職場でそれを行うか，自宅で行うかによって，Ｐ１にかかる負担に有意な差が生じるものとは到底考えられない。結局のところ，これらの被控訴人の主張も，採用することができない。
（３）　本件疾病の機序について
ア　上記２（２）ないし（４）の認定事実，証拠（甲１０２，１１６，１３０，１３５の１，１３８，乙６７，証人Ｐ３〔当審〕，証人Ｐ４〔当審〕，証人Ｐ５〔当審〕）及び弁論の全趣旨を総合すれば，本件疾病は，控訴人が主張するとおり，心原性脳塞栓症であると認めるのが相当である。その理由は，以下のとおりである。（ア）　アテローム血栓性脳梗塞（動脈硬化性血栓性脳梗塞），ラクナ梗塞（本項においては，これらを総称して，以下「脳血栓症」と略称する。）及び心原性脳塞栓症の臨床的特徴を比較すると，本判決添付の別紙「脳梗塞各病型の臨床的特徴」に記載のとおりとなる（甲１３８）。そして，本件疾病の特徴は，以下のとおり，いずれも，脳塞栓症の臨床的特徴と一致する。
ａ　「好発年齢」について，心原性脳塞栓症は「若～高年」，脳血栓症は「壮・高年者」とされているが，Ｐ１は３６歳と若年である。
ｂ　「発作時の状況」について，心原性脳塞栓症は「日中活動時，起床直後など」，脳血栓症は「睡眠中・安静時」が多いとされているが，本件疾病が発症したのは，帰宅途中にコンビニエンスストアに立ち寄った際であり，日中活動時といい得る。
ｃ　「起こり方」について，心原性脳塞栓症は「突発完成（まれに段階的増悪）」，脳血栓症は「緩徐，階段的増悪が多い」あるいは「階段状増悪もある」とされているが，本件疾病については突発完成といい得る。ｄ　「意識障害」について，心原性脳塞栓症は「高度のものが多い」，脳血栓症は「あまり強くない」「ほとんどない」とされるが，本件疾病により，Ｐ１には，高度の意識障害が生じている。
ｅ　「皮質症候」について，心原性脳塞栓症は「多い」，脳血栓症は「少なくない」「ない」とされているが，本件疾病においては生じている。ｆ　「共同偏視」について，心原性脳塞栓症は「しばしばみられる」，脳血栓症は「少ない」「ない」とされているが，本件疾病におついては，左方への共同偏視が生じている。
ｇ　ＣＴ所見について，「出血性梗塞」の存在，「圧排（脳浮腫）」が高度であること，「栓子陰影」がみえることがあることなどが，心原性脳塞栓症の臨床的特徴であるが，本件疾病のＣＴ所見についても，これらの特徴が見られる。また，脳塞栓症では，強い虚血が生じるため，発症後６時間程度までのいわゆる超急性期でも異常所見の出現率が早いものとされているが，Ｐ１について１０月９日の午前２時過ぎ（本件疾病発症の約６時間強後であり，超急性期に含まれるといい得る。）に撮影されたＣＴの所見には，このような異常所見が見られる。（イ）　心原性脳塞栓症の原因としては，心房細動等が挙げられるが，本件疾病発症後の記念病院のＰ１のカルテには，１０月９日の欄に，既往症として不整脈がある（詳細不明）という趣旨の記載や，同人が同日午前３時すぎにＩＣＵに入室した後，同人に不整脈の症状がみられた旨の記載があり，脳疾患退院時要約には，Ａｆ（心房細動）があった旨の記載がある。


一方，脳血栓症の基礎疾患としては，動脈硬化が挙げられ，また，糖尿病や高血圧は，動脈硬化の原因となるものであるが，本件疾病の発症当時，Ｐ１に動脈硬化が生じていたことを示す具体的な所見があったことを窺わせる証拠はない（むしろ，証人Ｐ３〔当審〕は，Ｐ１についての記念病院における医師のカルテ記載，特に，１０月９日の欄の「血管造影施行，左内頸動脈，頭蓋内へはほとんど流入せず，右内頸動脈・椎骨動脈一部造影，流れは緩徐」〔甲１１５の５〕との記載等からすれば，動脈の閉塞狭窄はなく，Ｐ１には動脈硬化がなかったと見るべきであると証言している。）。
（ウ）　本件疾病に関するＰ３医師の意見（甲１０２，証人Ｐ３〔当審〕）及びＰ４医師の意見（甲１１６，１３５の１，証人Ｐ４〔当審〕）は，いずれも本件疾病を心原性脳塞栓とするものである。そして，その内容は，既に述べたような本件疾病の臨床的特徴や医学的知見に沿うものであって，信頼に足るというべきである。（エ）　Ｐ５医師の意見（乙６７，証人Ｐ５〔当審〕）は，本件疾病を，外傷性脳塞栓症であるとするものであり，本件疾病が脳血栓症ではなく，脳塞栓症であるという点では，控訴人の主張や上記（ウ）の各意見と一致している。そして，Ｐ１には，殴られた場合に通常生ずる打撲傷は存在せず，皮下出血も生じていないのであり，左右の前額部及び左膝部の擦過傷についても，本件疾病が発症した後，ローソンγ店を出る際に上体を陳列棚にぶつけたり，同店の外で倒れ込んだ際にできたものと考えるのが自然である。また，殴られた旨のＰ１の発言についても，意識障害が生じている状況下のものである上，脳血管障害が急激に生じたときには，殴られたようなショックを感じることもあること（証人Ｐ５〔当審〕）に照らし，この発言に重きを置くことは相当ではないというべきである。さらに，Ｐ１が写真店に立ち寄ってから救急車が呼ばれるまでの間に，同写真店及びローソンγ店の周辺において，けんか等のトラブルが生じた形跡もない。これらの点からすれば，本件疾病を，外傷性脳塞栓症であるとすることはできないというべきである。
（オ）　本件疾病を脳血栓症であるとするＰ５医師の意見（甲２７の２）については，上記（２）アのような本件疾病の発症状況を前提にしていない意見である上（なお，甲１４６によれば，同医師も，これを前提とすれば，本件疾病が脳塞栓症である可能性を否定するものではないことが窺える。），不整脈はなかったというカルテの記載と明らかに矛盾する事実を前提としていることに照らし，採用できない。また，Ｐ５医師の意見書（乙３４）についても，本件疾病が脳血栓症であることを大前提として作成されたもので，同医師は当審においては上記（エ）のとおり見解を訂正していることに照らし，採用できない。
イ　被控訴人の主張について
（ア）　被控訴人は，本件においては，Ｐ１に動脈硬化がなかったとは断定できないとか，本件疾病の機序が，動脈原性脳塞栓症，卵円孔閉存による脳梗塞，本件疾病の際の薬剤による副作用等をすべて除外するに足りる検査は行われていないから，本件疾病を心原性脳梗塞とは断定できないなどと主張する。しかし，上記のような被控訴人の主張は，Ｐ１についての具体的な所見に基づく議論ではなく，抽象的な可能性を述べるに止まるものである。既に述べたとおり，訴訟上の因果関係の立証は，一点の疑義も許されない自然科学的証明ではないから，上記のように抽象的な可能性を指摘し，これに沿う医学文献等を提出したとしても，何ら有効な反証とはならないことは明らかである。被控訴人の主張は，採用できない。
（イ）　被控訴人は，①控訴人は，本件疾病について，原審においては脳血栓である旨主張していたのを，控訴審において脳塞栓であると変更したものであるが，これは，自白の撤回に当たり，許されない，②上記①のような控訴人の主張の変更は，訴訟上の信義則に反し，許されない，などとも主張する。しかし，上記①については，本件疾病が脳血栓であるか脳塞栓であるかは，いわゆる主要事実であるとはいえないから，上記のような主張の変更は，自白の撤回に当たらないというべきである（なお，自白の撤回は，当該自白が真実に反し，かつ錯誤に基づく場合は許容される。そして，自白が真実に合致しないことの証明があるときは，その自白は錯誤によるものと認めてよいものとされる〔昀高裁判所第三小法廷昭和２５年７月１１日判決・民集４巻７号３１６頁〕。既に述べたとおり，本件疾病は脳塞栓症によるものと認められるから，仮に，本件疾病が脳血栓症であることが主要事実であり，この点について原審において自白が成立していたとしても，当該自白が真実に反し，かつ錯誤に基づくものと認められる。したがって，本件は，自白の撤回が許される場合に当たるというべきである。）。また，上記②についても，本件記録から認められる審理経過に照らし，控訴人による主張の変更が訴訟上の信義則に反するといえないことは明らかである。したがって，被控訴人の主張は，いずれも採用することができない。
（４）　Ｐ１の本件疾病による死亡の公務起因性
上記２の認定事実，証拠（甲１０２，１１６，１３０，１３５の１，１３８，証人Ｐ３〔当審〕，証人Ｐ４〔当審〕）及び弁論の全趣旨を総合すれば，Ｐ１の本件疾病による死亡の公務起因性を認めるのが相当である。その理由は，以下のとおりである。
ア　既に述べたとおり，心房細動については，これによって心房内の血流がうっ帯するため，心房内血栓が生じ，心原性脳塞栓症の危険因子となるものとされる。また，心房細動の発生における自律神経機能障害の役割はよく知られており，特に交感神経緊張の増大によって誘発されるものでは，精神的，身体的負荷がしばしば誘因として認められ，精神的・身体的負荷や疲労，睡眠不足などが致死的不整脈を起こさせて，突然死の原因となり得ることは充分考えられるものとされている。そして，本件疾病の発症前，特に，平成２年９月下旬以降のＰ１の公務が過重なものであったことは前記のとおりである上，本件において，公務以外にＰ１に本件疾病を発症させ得るような精神的・身体的負荷を生じさせた要因があったことは何ら窺われない。


以上の点からすれば，上記のような過重な公務による負荷が原因となってＰ１に心房細動が生じ，本件疾病が生じたと考えることには合理性があるというべきであり，これに沿うＰ３医師及びＰ４医師の意見（甲１０２，１１６，１３５の１，証人Ｐ３〔当審〕，証人Ｐ４〔当審〕）は，合理性を有するものと考えられる。イ　一方，Ｐ１の基礎疾患である甲状腺機能亢進症（そのほとんどがバセドウ病であるとされる。）は，心房細動の原因疾患とはされるが，その重傷度や罹患期間と心房細動の発生や持続との関係等については，我が国では具体的な報告はほとんど見受けられないとされる。しかし，昀近の調査結果によれば，臨床上は心房細動を合併するバセドウ病患者は約２～３％程度で，４０歳未満の若年者に限ると重篤な症例の場合に限られると考えられ，また，心房細動を合併したバセドウ病患者のうち，脳塞栓の合併が否定できない患者は０．１５％にも満たなかったものとされる。
そして，Ｐ１は，本件疾病発症当時３６歳と若年で，り患していた甲状腺機能亢進症は重篤なものではなく，本件疾病発症当時は，むしろ改善していたものであるから，上記のような調査結果や，既に述べたようなバセドウ病の心房細動では心疾患による心房細動に比較して血栓症は少ないとの医学的知見に照らせば，Ｐ１の甲状腺機能亢進症と本件疾病との間に因果関係は認められないと考えるのが合理的である（なお，乙６５には，甲状腺機能亢進症の重傷度と心房細動出現との関連性はないとの記載がある。しかし，そこには具体的な根拠は何ら示されておらず，少なくとも，訴訟手続において，上記認定を左右するに足りる証拠とはいえないというべきである。）。Ｐ３医師及びＰ４医師の意見も，このような観点から本件疾病と甲状腺機能亢進症との因果関係を否定するもので，合理的というべきである。
ウ　被控訴人の主張について
（ア）　まず，被控訴人は，地方公務員がり患した疾病の公務起因性の有無の判断基準について次のように主張する。すなわち，当該疾病が地公災法による災害補償給付の対象となるには，公務との間に相当因果関係の存することが必要であり，そのためには，公務が疾病（災害）を引き起こすその他の要因との関係で相対的に有力な原因であったことが必要であるというのである。
当裁判所も，特に本件におけると同様，脳梗塞のような脳血管疾患が公務上のものであるかどうか争われる場合には，被控訴人が主張するような基準をもって判断するのを原則とすることについては異論はない。しかし，本件においては，この判断基準を用いるべき事実基礎がないというべきであり，被控訴人が本件においても，上記判断基準を用いるべきであるというのであれば，以下のとおりこれを採用することができない。
ａ　被控訴人の上記主張においても，公務とともに，疾病（災害）を引き起こすその他の要因があることを前提としている。
ｂ　また，基金の理事長通達（昭和４８年１１月２６日地基補第５３９号）の２（３）シの「公務と相当因果関係をもって発生したことが明らかな疾病」の運用基準を定めた通知（旧認定基準）においても，公務起因性について次のとおり述べている。
公務が「医学経験則上，心・血管疾患及び脳血管疾患等の発症の基礎となる病態（血管病変等）を加齢，一般生活等によるいわゆる自然的経過を超えて急激に著しく増悪させ，当該疾患の発症原因とするに足る強度の精神的又は肉体的負荷を受けていたことが必要である。」
この記載から明らかなように，旧認定基準においても，公務以外に発症の基礎となる病態（血管病変等）があることを予定している。
ｃ　平成１３年１２月１２日に上記通達の２（３）のシの「公務と相当因果関係をもって発生したことが明らかな疾病」の運用基準を改めた通知（新認定基準）においても，同一の基準を定めている。
ｄ　そして，本判決添付の別紙「脳梗塞各病型の臨床的特徴」にも記載されているとおり，心原性脳塞栓症，動脈硬化性血栓性脳梗塞，ラクナ梗塞のいずれの脳梗塞においても，基礎疾患が併存することが大半であることが認められる。ｅ　しかし，本件におけるＰ１の場合，いわゆる持病として，公務とは関係なく，心原性脳塞栓症の基礎疾患とされる，心房細動，弁膜症，心筋梗塞，心内膜炎の発症があったと認めるに足りる証拠はないのである。したがって，これらの基礎疾患との比較で公務が相対的に有力な原因になったかどうかとか，これらの疾患が自然的経過を超えて急激に著しく増悪したかどうかなどを判断する必要ないし余地がないのである。いわば，公務が唯一本件疾病の発症原因だったというべきだからである。
（イ）　被控訴人は，公務過重性は，同種，同僚の公務と比較して客観的に判断されるべきであるとも主張するが，この点については，これまで詳細に認定判断したとおりであって，Ｐ１が，本件疾病発症前に，β小学校の同僚教員と比較して著しく過重な職務を分担，執行してきたことは客観的に認められるところである。（ウ）　さらに，被控訴人は，新認定基準（上記（ア）ｃ）の定める公務の過重の要件に関連して，Ｐ１の場合，時間外勤務時間（発症前１週間，発症前１か月間）の要件を満たさないし，「発症前１か月を超える，過重で長時間に及ぶ時間外勤務（発症日から起算して，週当たり平均２０時間程度以上の連続）」との要件を満たさないなどとも主張する。
しかし，この点は，上記（ア）と関連するが，新認定基準（上記（ア）ｃ）の定めは，そこで述べたとおり，公務の他に疾病（災害）の原因となりうる基礎疾患があることを前提にして，公務がこれらと比較しても，疾病（災害）の有力な原因と認めうるための要件を定めたものと理解されるのである。ところが，本件では，公務が唯一本件疾病の発症原因だったというべきであるから，新認定基準（上記（ア）ｃ）の定める公務の過重性の要件を厳格に適用する事実基礎はなく，厳密にはその定める要件を満たさないからといって，公務起因性を否定することは相当ではないのである。
（エ）　被控訴人は，仮にＰ１に心房細動が生じたとしても，自然的条件による睡眠障害，喫煙癖，コーヒーの多飲，眠り過ぎなどによる生活リズムの乱れなど，公務以外の事情ににより招来された可能性も大きいなどと主張する。しかし，いずれも，単なる抽象的な可能性を指摘するに止まるものであって，被控訴人の主張は，上記（３）イ（ア）で述べたのと同様の理由により採用できないというべきである。


本訴・平成１５年（ネ）第１５３２号　著作権確認等請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成１３年（ワ）第１２１４０号）反訴・平成１５年（ネ）第１８９８号
口頭弁論終結日　平成１５年１１月２８日
判　　　　決
控訴人・被控訴人・反訴被告　　株式会社円谷プロダクション（以下「１審原告」という。）
同訴訟代理人弁護士      　　　又　市　義　男同　　　　　　　　　　　      南　　　かおり
被控訴人・控訴人・反訴原告
（以下「１審被告」という。）
同訴訟代理人弁護士      　　　山　崎　順　一同　　　　　　　　　　　      毛　野　泰　孝同　　　　　　　　　　　      新　井　由　紀同　　　　　　　　　　　      三　輪　健　志同　　　　　　　　　　　      平　岩　利　文
主　　　　文
１　１審原告及び１審被告の各控訴をいずれも棄却する。２　１審被告の主位的反訴請求を棄却する。
３　１審被告が日本以外の国において別紙第二目録記載の各著作物についての独占的利用権を有することを確認する。
４　控訴費用（反訴に関する費用を含む。）はこれを２分し，その１を１審被告の負担とし，その余を１審原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
【１審原告の控訴の趣旨】
１　原判決主文第２項ないし第４項を次のとおり変更する。(1)　１審被告は，１審原告に対し，１０００万円及びこれに対する平成１０年４月２５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(2)　１審被告が日本以外の国において別紙第二目録記載の各著作物（以下「本件著作物」という。）についての著作権及びその利用権を有しないことを確認する。
(3)　１審被告は，日本国内において，第三者に対し，本件著作物につき１審被告が日本国外における独占的利用権者又は著作権者である旨を告げてはならず，また，本件著作物に関して日本国外において１審原告と取引をすることは１審被告の独占的利用権又は著作権を侵害することになる旨を告げてはならない。２　訴訟費用は第１，２審とも１審被告の負担とする。
【上記控訴の趣旨に対する１審被告の答弁】
１　１審原告の控訴を棄却する。
２　控訴費用は１審原告の負担とする。
【１審被告の控訴の趣旨】
１　原判決中１審被告敗訴部分を取り消す。
２　上記取消部分にかかる１審原告の請求をいずれも棄却する。３　訴訟費用は第１，２審とも１審原告の負担とする。
【上記控訴の趣旨に対する１審原告の答弁】
１　１審被告の控訴を棄却する。
２　控訴費用は１審被告の負担とする。
【１審被告の反訴請求の趣旨】
（主位的反訴請求）
１　１審被告が日本以外の国において本件著作物についての著作権を有することを確認する。
２　訴訟費用は１審原告の負担とする。
（予備的反訴請求）
１　１審被告が日本以外の国において本件著作物についての独占的利用権を有することを確認する。
２　訴訟費用は１審原告の負担とする。
【上記反訴請求の趣旨に対する１審原告の答弁】
１　１審被告の反訴請求をいずれも棄却する。
２　訴訟費用は１審被告の負担とする。
第２　事案の概要
１　本訴請求事件は，１審原告が１審被告に対し，１審原告は本件著作物の著作権者であり，１審被告に対して著作権の譲渡又は利用許諾をしていない旨主張して，①１審被告が代表者を務める会社が，本件著作物の著作権を有し又は利用許諾を受けているとして後記警告書を日本国内の会社に送付したことにより１審原告の業務が妨害されたことを理由として，不法行為又は不正競争防止法２条１項１４号，４条に基づく損害金１０００万円及びこれに対する不法行為の後である平成１０年４月２５日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払，②１審被告が日本において本件著作物についての著作権を有しないことの確認，③１審被告が日本以外の国において本件著作物についての著作権及び利用権を有しないことの確認，並びに④不正競争防止法２条１項１４号，３条に基づき，１審被告が，日本国内において，第三者に対し，「本件著作物につき１審被告が日本国外における著作権者又は独占的利用権者である旨を告げること」及び「本件著作物の著作権に関して日本国外において１審原告と取引をすることは１審被告の著作権又は独占的利用権を侵害することになる旨を告げること」の各差止めを求めた事案である。
原判決は，①１審被告が日本において本件著作物についての著作権を有しないことの確認，②１審被告が日本以外の国において本件著作物についての著作権を有しないことの確認，並びに③１審被告が，日本国内において，第三者に対し，「本件著作物につき１審被告が日本国外における著作権者である旨を告げること」及び「本件著作物に関して日本国外において１審原告と取引をすることは１審被告の著作権を侵害することになる旨を告げること」の各差止めの限度で，１審原告の本訴請求を認容し，その余の請求をいずれも棄却したのに対し，１審原告及び１審被告が，それぞれその変更を求めて本件控訴を提起した（なお，１審原告は，当審において，１審被告が日本において本件著作物についての著作権を有しないことの確認を求める部分につき訴えを取り下げた。）。


反訴請求事件は，１審被告が１審原告に対し，本件著作物の著作権の譲渡又は独占的利用許諾を受けた旨主張して，同著作権又は独占的利用権を有することの確認を求めた事案である（反訴請求事件は，当審において提訴されたものである。）。
２　争いのない事実等並びに本件の争点及びこれに関する当事者の主張は，次のとおり当審における追加的な主張の要点を付加するほか，原判決の「事実及び理由」欄の「第２　事案の概要１，３，４」に記載のとおりであるから，これを引用する（ただし，原判決２頁１９行目の「以下「本件契約書」という。」を「以下「本件契約書」といい，これに基づく契約（成立に争いがある。）を「本件契約」という。」と，同８頁１２行目の「ジャンボーＡ」を「ジャンボーグＡ」とそれぞれ改める。）。
３　当審における１審原告の追加的な主張の要点
(1)　本件契約書の署名について
ア　検乙３（そのタイ国裁判所公印付写しが検乙６である。以下，単に「検乙３」という。）及び検乙４（そのタイ国裁判所公印付写しが検乙７である。以下，単に「検乙４」という。）について
検乙４の漢字の署名がＡのものであるからといって，その下部の欧文字の署名が当然Ａの署名となるわけではない。献呈者が献呈本に署名をするに際して，２種類の署名をするというのは不自然である。現に，甲６８は，昭和５８年にＡが献呈本に署名したものであるが，ここには「Ａ１」の英文の署名のみがされている。献呈本の同一頁に書体の違った２つの署名がされていることは，むしろ１つは真正な署名ではないことを示すというべきである。検乙３についても同様であり，その下部の「Ａ１」の署名がＡのものであるからといって，その上部の欧文字の署名が当然Ａの署名となるわけではない。また，検乙３，４については，１審原告や裁判所の求めにもかかわらず，１審被告は原本を最後まで提出しなかった。さらに，検乙４の上段中間部にある写真は，同献呈本には本来掲載されていないものである（甲２６）。加えて，検乙３，４と同一のコピーは，タイの訴訟においても１審被告から提出され，１審原告のタイの代理人弁護士がその原本を確認しているが，その際，同原本の「Ａ２」及び「Ａ３」という欧文字の署名は，その他の署名部分と違った色のマジックペンで書かれていた（甲３０）。したがって，検乙３，４にある「Ａ２」及び「Ａ３」という欧文字の署名は，Ａの真正な署名ではあり得ない。
イ　乙５について
同一の案件に関する契約書である甲１０と乙５のＡの署名は著しく異なっているところ，Ａの真正な署名であることに争いのない乙６及び乙７の署名と，甲１０の署名は同一であるが，乙５の署名は全く異なること，甲１０と乙５の各署名は，１審被告も認めるように，ほぼ同一の時期にされたものであることからすれば，乙５の署名がＡの署名であることには当然疑いが生じる。
ウ　甲８，２８について
甲８は，タイの科学警察の法廷鑑定人が，本件契約書及び乙５にある「Ａ３」の署名（これらは，Ａの署名ではないと１審原告が主張している署名である。）と，Ａの真正な署名であることに争いのない対照資料上の署名とを，それらが記載されている文書の原本に基づいて対比検討し，本件契約書及び乙５にある署名は，対照資料にある署名の作成者と同一人物によってされたものではない，と判断したものである。そして，甲２８は，その鑑定人がタイの法廷において鑑定理由を詳細に証言した証言調書である。その内容によれば，甲８及び甲２８の鑑定書が文字の一般的特徴を対比しているだけのものでないことが明らかである。
エ　甲３，４について
甲３，４では，昭和４５年（１９７０年）から平成３年（１９９１年）までの２１年間の期間におけるＡの署名を，入手可能な範囲ですべて列挙しているため，時の変化に従って，Ａの署名の形態が変化している。しかしながら，本件契約書が締結されたとされる昭和５１年（１９７６年）前後の時期におけるＡの署名を対象として比較検討すれば，筆跡の真正の鑑定としては十分であり，全期間の署名を比較する必要はない。また，本件においては，比較すべき署名相互の外形上の違いが著しいものであり，外形上の比較検査をするだけで十分であり，筆順，筆圧などの質的要素を検査する必要はない。
(2)　本件契約書の当事者の表記について
本件契約書には，１審原告の住所も｢TsuburayaProductions　Co.,Ltd.｣という名称も記載されておらず，１審被告がよりどころとする記載は，契約書の本文中に後で挿入したとされる｢prod．and｣の語のみである。記載内容の明確化を重視する国際契約書において，このような記載に基づいて１審原告が契約当事者に含まれることはあり得ない。Ａがサインを１審原告代表者として行うのであれば，そのサインの上段又は下段に｢TsuburayaProductionsCo.,   Ltd.｣という１審原告の名称を記載するのが当然なのに，本件契約書にはそのような記載はない。本件契約書では，その末尾に「Ａ４」と「PRESIDENT」の語がタイプされ，その右側に日本語で円谷エンタープライズの住所，会社名及び代表者名がスタンプで押捺されており，この体裁によれば，「Ａ４」と「PRESIDENT」の語の間にされている署名は，円谷エンタープライズのためになされているものと解するほかない。なお，Ａは，従前から種々の契約書を作成していたから，契約の当事者が誰であるか，またその記載をどうすべきかについて，十分な知識を有していた。
本件契約書では，「prod.and」の表示が後に挿入されたものであり，このように契約書原文に後に挿入された場合には，訂正印又は訂正のためのイニシャルを挿入箇所に押印又は記載するのが，契約書作成の常識であるのに，そうされておらず，１審被告からＡに対する本件契約書の再作成の要求もない。本件契約書には，円谷エンタープライズの代表社印と同様の印が押印されかつ署名がされているが，英文契約書に印鑑が押印されることや，押印に加えてさらに署名することは，不自然である（Ａは英文契約書にはサインのみをしており，代表社印を押印することはない。）。


１審原告が「TsuburayaProd.」ないし｢TSUBURAYAPROD.｣の名称の使用を開始したのは，昭和６０年末ころからであり，それまでは「円谷プロ」という日本語の表記どおりに，英文表示も「TSUBURAYAPRO」という表記を使用していたものである。このことは，昭和５４年に日本で劇場用映画「ウルトラマン怪獣大決戦」が公開された際に，１審原告が関係者に配布した記念品のパーカー・ペンに「TSUBURAYAPRO」と記載されていること（甲６９），１審原告が昭和６０年に発足させた会員組織「円谷プロファンクラブ」の同年発行の会員証には英文では「TSUBURAYAPROFAN   CLUB」と記載されていること(甲７０)，及び同年６月発行の円谷プロファンクラブ創刊準備号には，英文で「TSUBURAYAPRO.FAN   CLUB.」と記載されていること（甲３３）から明らかである。したがって，昭和５１年にＡが本件契約書に「prod.」という語を使用することはあり得ない。Ａの著書（甲３９の３）では，「いわば“攻撃の会社”がエンタープライズといえよう。それに対して，「円谷プロ」は“守備の会社”だ。・・・“攻撃の会社”エンタープライズと“守備の会社”円谷プロが一定のバランスを保って進んでいくのが理想である。」と記載されており，Ａが１審原告と円谷エンタープライズとを明確に峻別する意識を有していたことは明らかである。
(3)　本件契約の対価について
Ａは，１審被告に対する債務など全く負担していない。そもそも，契約書（乙７，８）の作成時とされる昭和４９年１０月や昭和５０年２月の時点では，１審原告は何ら経済的に困窮していなかった。「Ａウルトラマンを語る」という題名のＡの著書（甲３７）では，１審原告は，１９６０年代末には昭和４１年（１９６６年）からの第１次怪獣ブームが終わり多額の赤字を抱えていたが，昭和４５年（１９７０年）頃からの第２次怪獣ブームにより昭和４５年，４６年と大幅な黒字となり，昭和４６年には赤字がすべて解消されたこと，その第２次怪獣ブームは昭和５０年３月の「ウルトラマンレオ」の放映終了とともに終了したことが記載されている。したがって，上記時点において，１審原告及びＡは１審被告の金員を着服したり，１審被告から金員を借用する必要が全く存在しなかったから，そのようなことはあり得ない。
乙７の契約について，１審被告は，「Ａが台湾のフー・ロン・フィルム社に，被告制作映画①のオリジナルフィルムを１審被告に無断で３万米ドルで売却し，その代金を着服したが，フィルムが既にフー・ロン・フィルム社に渡っていたので，やむを得ず契約書（乙７）にサインした。」旨主張する。しかしながら，上記契約書４条には，代金支払条件として，調印された当該契約書の受領と引き換えに１万ドルを支払い，残りの２万ドルは台湾での検閲を通ったときに支払うことが明記されているから，契約書の調印前にまず契約代金を支払い，その後で契約書に調印したという主張は，契約の明文に反する内容である。台湾のフー・ロン・フィルム社は，実績のある台湾の映画代理店であり，契約書の調印なしに代金を支払うことは考えられない。また，上記契約書１条では，対象の映画が「GiantVs.Jambo‘A’」と表記されているが，「Jambo」という表記は１審被告独自の呼び方であるから，同契約書は１審被告が作成したことが明らかなので，これを１審被告が作成したものではないとの主張は事実に反する。
乙８の契約について，１審被告は，「対価の１２万米ドルは，Ａにそのまま貸与した。」旨主張する。しかしながら，このような高額の金員の貸与について借用証等の書類が何ら作成されていないというのは不自然である。まして，１審被告の主張によれば，Ａはそれ以前に着服行為を繰り返していたというのであるから，なおさらである。なお，１審被告は，「Ａは，被告制作映画②について，乙８の他にも，これを８万米ドルで無断で台湾の会社に売り，同金員を着服した。」旨主張するが，１審被告がその証拠とする乙１２１は，香港のサザン・カンパニー社宛の書面であるから，これにより台湾の会社に売却したことを立証できないし，さらに，１審被告は，その台湾の会社の名称さえ明らかにできていない。１審被告は，上記各金員について，「Ａが大恩あるＢの息子であり兄弟のような付き合いだったので，書面にしなかった。」旨主張する一方，「返済期になってもＡは上記金員の返済ができなかったので，その返済交渉のために昭和５１年３月２日からＡと交渉し，その際に同行者のＣがＡに対して，刑事責任を問うことも考えている旨発言した。」とするが，契約書も作らないほど親密な者に対してこのような言動が行われるという１審被告の主張内容自体，矛盾している。１審被告は，「本件契約書締結の対価として，上記各着服金員の他に，被告制作映画①，②に関する日本国内における権利を１審原告に帰属させた。」旨主張する。しかしながら，１審原告は，「ハヌマン・アンド・ザ・セブン・ウルトラマン」の日本上映に際して昭和５４年に１審被告に別途５００万円を支払っているから，１審被告の上記主張は事実に反する。
また，仮にＡが１審被告に対して債務を負担していたとしても，あくまで債務者はＡ個人であるから，１審原告自身が本件契約を締結する動機にはならない。Ａ個人の債務の返済のために１審原告の著作権の独占的利用権を１審被告に譲渡するような行為は，明らかな違法行為である。当時，１審原告は，東宝が６０パーセントの株式を所有し過半数の役員を派遣していたことから，完全な東宝の管理下にあったものであり，一方，Ａはわずか１５．５パーセントの１審原告の株式を所有していたにすぎない。また，Ａは一戸建ての自宅その他の資産を有していたから，まずその資産から自らの債務を返済するはずである。なお，本件著作物は昭和５１年当時から高い価値を有していた。現に，本件契約を締結したとされる日の直後に，円谷エンタープライズは香港のコマーシャル・テレビジョン・リミテッドに対して，香港における「ウルトラセブン」の再放送権を許諾している（甲４４）。このことは，「ウルトラセブン」の価値が高く評価されていることを示すものである。Ａ自身，本件著作物の海外における価値を非常に高く評価していた。同人の著書「怪獣」(甲３９の２)では，昭和４７年１２月の時点において，Ａが将来における映画作品の商品化事業に大きな期待を寄せていたことが述べられている。同人の平成５年の著書である「Ａウルトラマンを語る」（甲３７の３）においても，同旨が述べられている。
(4)　本件契約書中の作品名及び制作本数について


本件著作物の内容を熟知しているＡが不正確な表記をすることはあり得ない。すなわち，１審原告における作品の制作に当たっては，作品の企画段階から社長が報告を受け，企画案を検討し，最終的に社長の決定を得て撮影に入るという業務体制が取られており，１審原告作品のタイトルの決定は社長決裁事項となっていたから，社長の立場にあったＡが本件著作物の表記や本数を間違えることはあり得ない。
また，１審原告及び円谷エンタープライズは，作品の二次放送権の許諾に際しては，その制作本数に応じて許諾料を請求しており，１審原告のような映画制作者にとって作品の制作本数は，間違える余地のない重要なものである。特に，「ウルトラセブン」においては，４９本が制作されテレビ放映されたが，その後，第１２話につき，制作意図に反した誤解を生じ，被爆者の神経を逆なでするものとしての批判を浴びたため，日本国内においては第１２話は欠番とされ全４８話でテレビ放映されている事実は，Ａや１審原告社内はもとより，ウルトラマン視聴者の間でもよく知られている事実であるから，Ａが「ウルトラセブン」の制作本数を５０本と表示することは，全くあり得ない。
さらに，本件契約書第１条1.1項の「ジャンボ」との表記及び同条1.2項の「セブン・ウルトラマン」との表記は，１審被告がタイにおいて常に使用しているものである。１審原告は，前者の作品を「ジャンボーグＡ＆ジャイアント」と，また，後者の作品を「白猿ハヌマーン＆ウルトラ６兄弟」又は「ウルトラ６兄弟vs怪獣軍団」とそれぞれ呼んでおり，上記の表記を用いたことはない。本件契約書には，「ウルトラマン１」や「ウルトラマン２」のように「ウルトラマン」に算用数字をつけてウルトラマンの作品を表す表記も用いられているが，これについても同様である。これらの事実から，本件契約書の作成者が１審被告であることが明らかである。
(5)　１審被告による２０年以上の権利の不行使について原判決は，「被告は，昭和５９年（１９８４年）ころ，原告から「ウルトラマンＺＯＦＦＹ」のフィルム提供を受けて「ハヌマン・アンド・ザ・イレブン・ウルトラメン」を制作した。被告は，その頃，上記フィルムの配給をポー・ウォー・フィルム・カンパニーに許諾するに当たり，同人に対して本件契約書を提示した。」と認定し，この提示が本件契約書に基づく権利行使であるとする。しかしながら，１審被告自身，本人尋問の際に，平成８年までは本件契約書を他の者に見せたことはないと，明言しているのであるから，上記認定は不当である。そもそも，本件契約書には「ウルトラマンＺＯＦＦＹ」という作品名は記載されていないのであるから，「ウルトラマンＺＯＦＦＹ」に基づいて１審被告が作成したフィルムのライセンスに際して，１審被告が相手方に本件契約書を提示するのは不自然である。
なお，円谷エンタープライズと１審被告は，昭和５９年３月１０日に「ウルトラマンＺＯＦＦＹ」についての再放映権許諾契約を締結している（甲４０）が，「ウルトラマンＺＯＦＦＹ」は，「ウルトラマン」，「ウルトラセブン」，「帰ってきたウルトラマン」，「ウルトラマンＡ」，「ウルトラマンタロウ」，「ウルトラマンレオ」等の本件著作物を主とするウルトラマン作品の名場面をピックアップした作品である。１審被告がわざわざ「ウルトラマンＺＯＦＦＹ」のタイにおける配給権の取得に際して，対価として８０００米ドルを支払い，その期間を５年間に限定したことは，１審被告が本件契約書により本件著作物の海外における独占的利用権及び著作権を取得したことがないことを示す事実である。そもそも，１審被告が本件著作物についての独占的利用権を取得したというのなら，他の者のウルトラマンの利用はすべて１審被告の権利を侵害することになるのであるから，それらに対する差止請求等をするはずであるが，１審被告はそのような措置を講じていない。この点について，原判決は，「タイ王国では，平成６年（１９９４年）以前は，著作権法違反に対する取り締まりが厳しくなく，権利行使をしても，実効性がなかったものと認められる。」として，１審被告が差止請求等をしなかったことは不自然ではないとしている。しかし，著作権侵害に対しては，まず民事上の差止請求及び損害賠償請求を行うのが，どこの国においても当然の常識である。タイ王国の１９７８年著作権法では，当然のことながら，このような手段について何らの制約もない。同著作権法の罰則規定が死文化しており実効性がなかったとの１審被告主張が事実に反することは，タイ弁護士の意見書（甲５９）からも明らかである。


(6)　本件著作物に関する１審原告の契約締結の状況について本件契約書の内容と矛盾抵触する契約が，昭和４１年以降，１審原告又はその授権を受けた者により，次のとおり多数締結されてきている。①昭和４１年（１９６６年），東京放送と米国ユナイテッド・アーティスト社間の，「ウルトラＱ」及び「ウルトラマン」についての日本以外の全世界における独占的利用権許諾契約，契約期間は２０年間（甲９），②昭和４５年（１９７０年），円谷エンタープライズとタイのプラサーチャイ・カンパニー・リミテッド（チューティープ氏が代表者）間の，タイにおける「ウルトラセブン」の再放送権許諾契約，契約期間は３年間（甲４１），③昭和４７年（１９７２年），東京放送と米国ユナイテッド・アーティスト社間の，「帰ってきたウルトラマン」についての中南米諸国等における独占的利用権許諾契約，契約期間は１５年間（甲４２），④昭和４８年（１９７３年），円谷エンタープライズとタイ・ブリン社間の，タイにおける「ジャンボーグＡ」の再放送権許諾契約，契約期間は３年間（甲４３），⑤昭和５１年（１９７６年），円谷エンタープライズと香港のコマーシャル・テレビジョン・リミテッド間の，香港における「ウルトラセブン」の再放送権許諾契約，契約期間は９か月間（甲４４），⑥昭和５５年（１９８０年），１審原告と東京放送との間の，「帰ってきたウルトラマン」についての再放送権を含む海外販売権を東京放送に許諾する覚書（甲４５）の作成，⑦昭和５６年（１９８１年），円谷エンタープライズとアルゼンチンのテレフィルム社間の，ラテンアメリカ等における「ウルトラセブン」の再放送権許諾契約，契約期間は１０年間（甲４６），⑧昭和５９年（１９８４年），円谷エンタープライズと１審被告間の，「ウルトラマンＺＯＦＦＹ」についての,タイにおける配給権許諾契約，契約期間は５年間（甲４０），⑨昭和６０年（１９８５年），円谷ＵＳＡインクとターナー・プログラム・サービス・インクとの間の，「ウルトラセブン」の英語版等についての，米国，オーストラリア，その他の英語圏等における再放送権許諾契約，契約期間は１５年間（甲４７），⑩平成２年（１９９０年），１審原告が東京放送の子会社である株式会社日音に与えていた商品化権の終了確認契約（甲４８），⑪同年，１審原告とウルトラコム・インクとの間の，本件著作物を含む１審原告制作作品についての日本以外の国における代理店契約，契約期間は１０年間（甲４９），⑫平成５年（１９９３年），中国本土での本件著作物を含む１審原告の作品４５０本の放映開始（甲３７）。
上記各契約は，いずれも相互に何ら矛盾しない自然な流れであるが，仮に，本件契約が存在すると，これらはすべて本件契約違反となってしまう。まず，上記⑤ないし⑫は，本件契約書の作成日以降の契約であるから，すべて本件契約違反であることが明らかである。また，本件契約書では，過去に遡ってネガフィルムの製作時点から１審被告に対して独占権を許諾することとされている（２条）から，上記①ないし④も本件契約違反となる。このように，上記各契約をすべて根底から覆すような本件契約を，Ａが締結するはずがない。なお，本件著作物の中でも最も人気の高い作品の１つである「ウルトラマン」は，昭和４１年（１９６６年）に米国ユナイテッド・アーティスト社に２０年間の独占権が許諾されていたため，その期間が終了するまでは，どこにもライセンスされていないという事実が，上記①から⑫の経緯から明らかであり，このことは，１審原告及びＡが上記①から⑫のすべての契約を遵守していたことを示すものである。
原判決は，上記①，⑩の契約のみを取り上げ，これを検討している。しかしながら，上記両契約は，いずれも１審原告と東京放送との間の契約に基づくものであり，これらに違反することは，実質的には，１審原告の東京放送に対する契約違反に他ならない。本件著作物はすべて東京放送の資金提供に係る作品であり，１審原告にとって東京放送は最大の取引先である。このような最重要の取引先との契約に違反するような本件契約を，１審原告が締結することはあり得ない。さらに，上記①及び⑩以外の契約については原判決は何ら判断していない。また，ユナイテッド・アーティスト社は，昭和４７年（１９７２年），東京放送との間において，「帰ってきたウルトラマン」について１５年間の独占的契約（上記③）を締結しており，ユナイテッド・アーティスト社から東京放送に対して，ほぼ毎年ロイヤルティ報告がされているから，これらの事実によれば，昭和５１年（１９７６年）当時においても，ユナイテッド・アーティスト社が本件著作物について依然として大きな関心を有しており，ユナイテッド・アーティスト社との間の昭和４１年（１９６６年）締結の契約も依然として実効性を持った契約として存続していたことが明らかである。
(7)　東宝と１審原告との関係について
昭和５１年当時において，本件著作物は１審原告のほとんどすべての財産なのであるから，本件著作物について本件契約のような契約を締結することは，「重要ナル財産ノ処分」に該当するものとして取締役会の決議が必要であるから（商法２６０条２項），Ａは，取締役会決議なしに本件契約を締結する権限はなかった。また，１審被告も，本件契約書の作成を秘密裡に行ったという主張はしていないから，Ａが秘密裡に本件契約書の作成を行う理由はない。本件契約書締結日とされる昭和５１年当時における１審原告の株式所有状況は，東宝が１万２０００株（６０％）であるのに対して，Ａはわずかに３１００株（１５．５％）のみである。１審原告の取締役１０名のうち，東宝からの出向者が６名であり，代表取締役２名のうち，Ａ以外の１名は東宝からの出向者である。監査役２名のうち１名は東宝からの出向者である。東宝は，１審原告の設立時から１審原告に対して代表取締役１名を派遣してきた。１審原告の株主総会及び取締役会は，いずれも東宝の会議室において行われ，１審原告の代表者印は東宝が常時保管していた。要するに，Ａには，通常の型どおりの仕事以外の職務権限は何ら与えられていなかった。このような立場にあるＡが，大株主である東宝の意向を無視して，本件契約書を締結するはずがない。
(8)　１審被告の供述等の信用性について


昭和５１年３月２日から４日までの会合に立ち会ったと１審被告が主張する人間のうち，ＡとＣの両名は既に死亡しており，「先生」という人物はそもそも何者か不明であるから，要するに，１審被告の主張は，１審被告本人の供述のみに基づくものである。したがって，その信用性を厳しく検討する必要があるところ，以下のような疑問点に照らせば，その内容を信用することはできない。①１審被告は，同月３日，４日の２日間にわたって上記「先生」が１審被告との会合に立ち会ったが，お互いに紹介はなく，その人物の名前も何も知らないと述べるが，２日間にわたり相当な時間，極めて重要な話題について話し合った人物について，何も知らないというのは不自然である。しかも，その「先生」が本件契約書のドラフトを作成したというのであるから，その人物は著作権についてかなりの知識を有しており，かつ英文契約書に精通した人物でなければならず，渉外弁護士かそれに準じた立場の人物であるはずであるが，このような人物が，契約の交渉及び締結に立ち会った際に相手と互いに紹介し合うこともしないというのは不自然である。②本件契約書の草案に著作権者の記載が抜けている事実が判明した際に，著作権者の住所・名称等をきちんと入れて契約書を作成し直すことをせずに，本文中にただ「prod.and」という語を挿入しようというのも，極めて不自然である。１審被告の説明によれば，「先生」のみならず，１審被告に同行したＣも，タイの著名大学であるタマサート大学法学部卒業というのであるから，十分な法律知識を有していたはずである。③同月３日及び４日は，水曜日及び木曜日であり，円谷エンタープライズの営業日である。当時の円谷エンタープライズの事務所は，社長室が会議室を兼用しており，社長室には受付カウンターを通っていくようになっており，受付カウンターには社長のアシスタントと経理のＤが常駐していた。１審被告の説明によれば，そこにタイ人２名と「先生」が来訪し，同事務所で同月３日は２，３時間，翌４日は２時間ほど会合を持ち，上記Ｄが常時保管していた円谷エンタープライズの代表者印をＡが直接押印したというのであるから，上記Ｄが同事実を知らないことはあり得ないところ，同人は，そのような事実の存在を否定している（甲３６）。④１審被告は，同月２日に１審原告会社においてＣ立会いの下でＡと交渉したと陳述しているが，東京入国管理局の回答（甲９６）によれば，Ｃは同月３日に日本に入国し，同月１３日に出国しているから，上記陳述は事実に反する。⑤１審被告は，Ａとの交渉に先立ちその秘書であったＥを通じて電話でアポイントをとり，同月２日に１審原告オフィスでＥに会い，同日の夕食にＥが同席し，同月３日及び4日に円谷エンタープライズの社長室の前でＥに会い，同月４日の夕食にＥが同席した旨主張するが，Ｅは，昭和５０年（１９７５年）１２月に結婚退職しており，それ以降は１審原告オフィスにも円谷エンタープライズにも行ったことがないから（甲９７，９８），上記主張は事実に反する。⑥１審被告は，タイ訴訟において，Ａが昭和５１年３月４日に１審被告の面前で本件契約書に署名した後，本件契約書を円谷エンタープライズの封筒に入れて１審被告に渡してくれた旨証言し，封筒を証拠として提出しているが（甲９９），同封筒には，「東京都港区六本木２－２－５新赤坂ビルディング８Ｆ･９Ｆ」と印刷された住所がマジックペンで抹消され，その下部に「東京都港区虎ノ門５丁目１３番１号虎ノ門４０森ビル９階」という住所が押捺されているところ，円谷エンタープライズが後者の住所に移転したのは，昭和５７年１２月１日であるから（甲１００），昭和５１年に甲９９の封筒が使用されることはあり得ない。
４　当審における１審被告の追加的な主張の要点（本件契約の内容について）確かに，本件契約書の表題は，「LICENSEGRANTINGAGREEMENT」であり，契約条文中にも「license」の語が使用され，権利の譲渡・移転を意味する「assign」や「transfer」等の語は使用されていない。しかしながら，本件契約は，その内容を検討すれば明らかなとおり，通常の著作物利用権許諾契約とは全く異なる特異な契約である。すなわち，本件契約書により付与（grant）された権利が日本を除く全世界における期限の定めのない独占的権利であり，付与（grant）される権利範囲には，映画の著作物に関わる著作財産権の実質的にすべての支分権が含まれ，さらに，これらと並んで，著作権そのもの，商標権及び第三者に対する譲渡権も記載されており，かつ，それらについての全対価を受領済みとするものである。このように，本件契約は，本件著作物の利用に関わる，日本を除く全世界における独占的かつ包括的な権利を，著作権の全存続期間にわたって，将来における対価支払義務なく，確定的に付与（grant）することを内容とするものであり，したがって，権利付与後において，付与者である１審原告は，原著作者として著作者人格権を当然に行使し得ることを除いて，日本国外における本件著作物の利用に関して著作財産権を行使する余地がない。また，１審被告は，１審原告の同意なしに全利用権を第三者に譲渡できるのであるから，本件契約は，この点において対世的効力を有するものであり，物権契約性を有する。
このような特異な契約について，契約書の表題や条文中に「License」の語が使用されているからといって，それが利用権許諾にとどまるとするのは相当ではない。契約当事者の意思を合理的に探究すれば，本件契約の内容は著作権の譲渡と解すべきである。
第３　当裁判所の判断
当裁判所も，１審原告の１審被告に対する本訴請求は，原判決が認容した限度で理由があり，その余は理由がないものと判断する。その理由は，次のとおり補正付加するほかは，原判決の「事実及び理由」欄の「第３　当裁判所の判断」記載のとおりであるから，これを引用する。
１　原判決の補正等
(1)　原判決１３頁５行目の「乙２，４ないし１０，」を「乙２ないし１０，」と改め，同８行目の「１２１，」の次に「１２２，」を加える。(2)　同１４頁１４行目の「３月２日」を「３月２日ころ」と，同行目の「上記フィルム」を「上記エ，オ記載の各権利」と改める。
(3)　同１６頁３行目の「原告」を「Ｆ」と改め，同６行目末尾の次に「相手方から」を加える。


(4)　同２０頁１２行目の「Ｇは，」から同１４行目の「他方，」までを削除し，同行目の「原告から」を「同月ころ，原告から」と改める。(5)　同２２頁５行目末尾の次に「ここで登場した「ウルトラマン・ミレニアム」は，１審被告が新たに制作したキャラクターである。」を加える。(6)　同２３頁２５行目の「すると，」の次に「１審原告ら及び１審被告において」を加える。
(7)　同２６頁２３行目の「１４」の次に「，原審証人Ｈ」を加え，同２７頁２行目の「乙１２の５」を「乙１２の６」と改める。
(8)　同２８頁２３行目の「証拠」から同２９頁２行目末尾までを削除し，同２９頁１２行目の「そのことのみで，」から同１３行目末尾までを「証拠（原審証人Ｈ，同Ｇ）によれば，同人らが会ったのは，１審被告がＧをＨに紹介するなど儀礼的な場面にすぎなかったと認められるから，そのことのみで，直ちに，１審被告及びＧが１審原告に対し本件契約に違反しているのではないかとの苦情を述べたり，また，法律上の権利行使をしなかったことをもって，不自然であるということはできない。」と改める。
(9)　同３０頁２４行目末尾の次に「なお，１審原告は，Ａ個人の債務の弁済に代えて１審原告の本件著作物についての著作権の独占的利用権を譲渡することは極めて非常識なことである旨主張する。しかしながら，Ａの前記１の(1)エ，オ記載の債務負担行為は１審原告の代表者としての行為と評価できないわけではないし，仮にそうではないとしても，１審原告と円谷家ないしその承継者としてのＡとの間の密接な関係を考慮すると，Ａが自己の債務の支払に代えて上記本件著作物についての独占的利用権を譲渡したことは不自然なことではないというべきである。」を加える。
(10)　同３１頁６行目冒頭から同３２頁１２行目末尾までを次のとおり改める。
「前記１認定のとおり，本件書簡は，平成８年７月２３日，１審原告会社代表取締役のＩが同社取締役会の承諾の下にこれに署名した上，Ｇに交付したものであり，その際には，１審原告及び１審被告双方が公証手続という慎重な手続を履践している。また，その内容は，前記争いのない事実等記載のとおり，本件契約書の内容を全面的に肯定した上，１審原告とウルトラコムとの間の契約が本件契約に違反したものであることについて謝罪する趣旨のものである。このような事実は，本件契約書が真正に成立したものであることを裏付ける事情というべきである。１審原告は，「本件書簡は，１審被告がタイ王国を含む周辺５か国の代理店となれば，本件契約の内容は不問にするとの１審被告からの申し出を１審原告が受け入れ，その申し出の内容を前提とした上，１審被告の信用回復の目的で作成されたものにすぎない。」旨主張する。確かに，前記１認定の事実によれば，１審原告が本件書簡を作成した動機には，１審被告との間で，１審被告をタイ王国を含む周辺５か国の代理店とする契約を締結して，本件契約書に基づく権利主張を止めさせるために，１審被告の要請に応じて，１審被告の名誉信用を回復するという目的があったものと認められる。しかしながら，本件書簡は，１審被告との間で，１審被告をタイ王国を含む周辺５か国の代理店とする旨の契約や本件契約書に基づく権利主張を止める旨の契約が未だ成立しないままの状況下において作成されたものであるから，本件書簡が１審原告主張の上記前提の下に作成されたと認めることはできない。
なお，証拠（甲１３）には，「１審被告は，１審原告が１審被告との間で１審被告をタイ王国を含む周辺５か国の代理店とする契約を締結すれば，本件契約書に基づく権利主張を止めることを了承していた。」旨の記載があり，原審証人Ｆもその旨の証言をし，１審原告は，それを裏付ける証拠として，Ｇが記載したとする，タイ王国を含む５か国の位置関係を示す手書きの地図（甲１９，２５）を提出する。しかしながら，本件書簡の作成当時，１審原告が本件契約の有効性を争う姿勢を未だ示していなかったことからすると，１審被告が相当な理由もなく，自己の本件契約上の権利を縮小するような上記提案を受け入れたとは考え難いことであるばかりでなく，前記１(2)認定のとおり，当時の１審被告の側が送付した文書にも，１審被告の側が上記の提案を認めていた旨の記載があるものはなく，かえって，前記１(2)ケ認定のとおり，Ｇは東南アジア５か国に限らずその他の国のウルトラコムのライセンス内容についても１審原告に開示を求めている。また，原審証人Ｇは，上記地図を記載したことを否定しており，上記地図はタイ及び周辺国の位置関係を正確に示すものではないから，それをタイ王国人であるＧが作成したことについては，疑問があるし，仮に，それをＧが作成したとしても，上記地図の作成のみをもって直ちに１審被告が上記の提案を認めていたものと認めることはできない。そうすると，１審被告がタイ王国を含む周辺５か国の代理店となれば本件契約書に基づく権利主張を止めることを了承していた事実を認めることはできない。（また，１審原告は，本件契約書が１審原告によって作成されたものではないことを前提として，本件書簡における１審原告の意思表示は錯誤又は詐欺に基づくものである旨主張するが，本件契約書は１審原告らと１審被告との間で真正に作成されたものであるから，１審原告の上記主張はその前提を欠き，理由がない。）」
２　当審における１審原告及び１審被告の主張に対する判断(1)　本件契約書の署名について，１審原告は，「献呈者が献呈本に署名するに際して，２種類の署名をするというのは不自然である。現に，甲６８は，昭和５８年にＡが献呈本に署名したものであるが，ここには英文の署名のみがされている。したがって，検乙３の上部の「Ａ２」及び検乙４の下部の「Ａ３」の各署名は偽造されたものである。」旨主張する。しかしながら，献呈者が献呈本に漢字と欧文字等２種類の署名をすることもあり得ることであり，それが直ちに署名の真正性を疑わせるほど不自然であるということはできない。甲６８に１種類の署名がされている事実のみをもって，他の場合もすべて同様でなければ不自然であるということは到底できない。


また，１審原告は，「検乙３，４と同一のコピーは，タイの訴訟においても１審被告から提出され，１審原告のタイの代理人弁護士がその原本を確認しているが，その際，同原本の「Ａ２」及び「Ａ３」の各署名は，その他の署名部分と違った色のマジックペンで書かれていた（甲３０）から，同署名は，Ａの真正な署名ではあり得ない。」旨主張する。しかしながら，上記甲３０は１審原告のタイ訴訟の代理人弁護士が作成した陳述書であり，中立的な立場の者が作成した陳述書とはいえない上，その内容も，両文書の上記各署名が異なった色のインクで書かれたものと思われるとするのみで，具体的な色等の状況は述べられていない抽象的なものといわざるを得ないから，直ちに採用することはできない。さらに，１審原告の指摘する甲８の筆跡鑑定書及び甲２８の証言調書についても，原判決３の(4)記載の②ないし⑤の事情（原判決２５，２６頁）に照らせば，これのみをもって，直ちに本件契約書の署名がＡの署名ではないと断ずることはできない。
（なお，１審被告の主張の有無は別として，本件契約は１審原告代理人の円谷エンタープライズと１審被告との間で成立したと解する余地もあるところ，この解釈を前提とした場合には，前記認定のとおり，本件契約書の円谷エンタープライズの代表取締役印は，円谷エンタープライズの真正な印章によるものと認められるから，本件契約書は当時円谷エンタープライズの代表取締役であったＡの意思に基づいて作成されたことが推認される。したがって，上記のケースでは，本件契約書の「Ａ３」の署名の真正の問題は，本件契約の当事者が１審原告及び円谷エンタープライズと解した場合ほど重要なことではないという背景事情にも留意すべきである。）
(2)　本件契約書の当事者の表記について，１審原告は，「昭和５４年に日本で劇場用映画「ウルトラマン怪獣大決戦」が公開された際に，１審原告が関係者に配布した記念品のパーカー・ペンに「TSUBURAYAPRO」と記載されていること（甲６９），１審原告が昭和６０年に発足させた会員組織「円谷プロファンクラブ」の同年発行の会員証には英文では「TSUBURAYAPROFAN   CLUB」と記載されていること(甲７０)，及び同年６月発行の円谷プロファンクラブ創刊準備号には，英文で「TSUBURAYAPRO.FAN   CLUB.」と記載されていること（甲３３）から，１審原告は昭和６０年末ころ以前は，「TsuburayaProd.」ないし｢TSUBURAYAPROD.｣の表記を使用せず，「TSUBURAYAPRO」という表記を使用していたことが明らかである。」旨主張する。なるほど，上記各証拠によると，１審原告が昭和６０年末ころ以前に「TSUBURAYAPRO」という表記を使用していたことは認められるけれども，１審原告が上記時期以前において自己の表記方法を上記のとおり統一しており，「TsuburayaProd.」ないし｢TSUBURAYAPROD.｣の表記を使用していなかったことを認めるに足りる的確な証拠はない（Ｆの陳述書（甲３５）もその内容を裏付けるに足りる客観的な証拠がないから採用できない。）。また，１審原告は，「Ａの著書「怪獣―ウルトラマンが育てた円谷商法」（甲３９の３）では，「いわば“攻撃の会社”がエンタープライズといえよう。それに対して，「円谷プロ」は“守備の会社”だ。・・・“攻撃の会社”エンタープライズと“守備の会社”円谷プロが一定のバランスを保って進んでいくのが理想である。」と記載されており，Ａが１審原告と円谷エンタープライズとを明確に峻別する意識を有していたことは明らかである。」旨主張する。しかしながら，上記記述はＡの１審原告及び円谷エンタープライズに対する経営方針の違いを分かりやすく説明したにすぎず，前記認定の上記両会社の密接な関係を何ら否定するものではないばかりでなく，証拠（乙１２の６）によれば，同著書には，「エンタープライズの社員が，プロの仕事をしてしまうこともあり，・・・その社員が仕事を一貫して仕上げるのに必要なら，一向にかまわない。」との記載もあることが認められるから，直ちに１審原告の上記主張のようにいうことはできない。(3)　本件契約の対価について，１審原告は，「Ａの著書（甲３７）の記載から，乙７，８の作成時とされる昭和４９年１０月や昭和５０年２月の時点において，１審原告は経済的に困窮していなかったことが明らかであり，１審原告及びＡは１審被告の金員を着服したり，１審被告から金員を借用する必要が全く存在しなかったから，そのようなことはあり得ない。」旨主張する。確かに，証拠（甲３７の１）によれば，Ａ著「Ａウルトラマンを語る」には，「第２次の怪獣ブームが起きることによって赤字でドン底をはい回っていた円谷プロは昭和４４年の決算でわずかながら黒字に転じる。・・・昭和４５年，４６年と大幅な黒字が続き，それによって当初無理だと思われていた赤字解消５年計画も，わずか３年で達成できたんです。新会社の円谷エンタープライズのほうも，ちょうど同じ頃，軌道に乗りだし・・・会社スタート後，２年間の赤字は，３年目にして解消することができたわけです。」との記載があり，１審原告及び円谷エンタープライズの経営は，昭和４５，６年当時，順調に推移していたことが認められる。しかしながら，証拠（甲３７の２，乙１３の３）によれば，昭和４９年に製作された「ウルトラマンレオ」の視聴率は，シリーズ途中で１桁台まで落ち込んでしまったこと及び同年発生のオイルショックが，１審原告の経営に多大のマイナス影響をもたらしたことが認められ，これらの事実によると，Ａ及び同人経営の１審原告は，昭和４９年１０月や昭和５０年２月当時，経済面で苦しい立場に陥っていたものと容易に推認することができる。
また，１審原告は，「円谷エンタープライズは，本件契約を締結したとされる日の直後に，香港のコマーシャル・テレビジョン・リミテッドに対して，香港における「ウルトラセブン」の再放送権を許諾していること（甲４４），Ａの著書では，同人が本件著作物の海外での価値を高く評価していたこと（甲３７の３，３９の２）によれば，本件著作物は昭和５１年当時から高い価値を有していた。」旨主張する。しかしながら，上記証拠から，当時本件著作物がどの程度の客観的価値を有していたかを的確に認定することは困難であるから，１審原告の上記主張をたやすく採用することはできない。


(4)　１審被告による権利の不行使について，１審原告は，「１審被告は，円谷エンタープライズとの間で，昭和５９年３月１０日，「ウルトラマンＺＯＦＦＹ」についての再放映権許諾契約（甲４０）を締結し，８０００米ドルを支払っているが，「ウルトラマンＺＯＦＦＹ」は主に本件著作物の名場面を集めた物にすぎないから，上記許諾契約締結の事実は，本件契約が成立していないことの根拠となる。」旨主張する。しかしながら，本件著作物以外の著作物が含まれる映画の許諾契約に際して，許諾料が新たに支払われたとしても不自然とはいえないし，８０００米ドルという対価の額に照らせば，１審被告の主張するように，上記金員は技術料等の実費の趣旨で支払われた可能性も否定できないから，１審原告の上記主張を直ちに採用することはできない。なお，原告は，実費としては上記金員とは別に２７０ドルが支払われている（甲１０３）旨主張するが，このように低額な実費が支払われたとしても，それ以外に実費の支払がないと直ちにいうことはできない。(5)　本件著作物に関する１審原告の契約締結状況について，１審原告は，「本件契約書の内容と矛盾抵触する契約が，昭和４１年以降，１審原告又はその授権を受けた者により，多数締結されているところ（甲９，３７，４０ないし４９），本件契約が存在すると，これらはすべて本件契約違反となってしまうから，本件契約が締結されたはずがない。」旨主張する。確かに，上記証拠によれば，１審原告の主張する本件著作物に関する許諾契約が締結されたことが認められる。しかしながら，当時１審被告はＡと親しい間柄にあったこと，Ａは代理人の立場で被告制作映画①，②について権利を許諾し，その代金を１審被告に交付していなかったこと，１審原告は当時多額の債務を負担しており，Ａは上記代金を返済できない状況にあったこと等のＡの当時の状況によれば，１審原告の指摘する点を十分考慮しても，Ａが本件契約を締結する動機はなお十分にあったといわざるを得ないから，１審原告の上記主張も採用することはできない。
(6)　１審原告は，「本件著作物は商法２６０条２項所定の１審原告の「重要ナル財産」に該当するから，Ａが本件契約を締結するには取締役会の決議が必要であり，同人には上記決議を経ることなく本件契約を締結する権限はない。」旨主張する。ところで，代表取締役は，本来株主総会又は取締役会のした意思決定に基づき各自会社を代表して内部的及び外部的な業務執行行為をする権限を有するから，本件においては，代表取締役が上記決定を経ることなくした対外的な取引行為の効力を問題にすれば足りる。これは，本件契約の成立当時の商法上の取締役会の権限についての「会社ノ業務執行ハ取締役会之ヲ決ス」との規定を前提としても同様である。そして，代表取締役が取締役会の決議を経てすることを要する対外的な個々的取引行為を，上記決議を経ないでした場合でも，原則として有効と解すべきであるから，仮にＡが本件契約を締結するに当たり，取締役会の決議を経ていないとしても，原則として，本件契約は有効というべきである。したがって，１審原告の上記主張は理由がない。
(7)　１審被告の供述等の信用性について，１審原告は，「円谷エンタープライズの事務所の受付カウンターに常駐していたＤは，本件契約書が作成されたとされる日に１審被告を含むタイ人らが来たことを否定している（甲３６）。」旨主張する。しかしながら，甲３６は，本件契約が成立した昭和５１年から２７年間も経過した後の平成１５年になって作成された陳述書であるところ，上記Ｄが，来訪者が外国人であるからといって，遠い過去の事実を正確に記憶しているとは考え難いことであるから，上記証拠は，１審被告らの上記来訪の事実を否定する根拠とはならないというべきである。
また，１審原告は，「１審被告は，昭和５１年３月２日に１審原告会社においてＣ立会いの下でＡと交渉したと陳述しているが，東京入国管理局の回答（甲９６）によれば，Ｃは同月３日に日本に入国し，同月１３日に出国しているから，上記陳述は事実に反する。」旨主張する。しかしながら，現在から２５年以上前の時点における入国日時の記憶が数日程度ずれたからといって，そのことから直ちに１審被告の供述及び陳述記載の信用性が否定されることにはならない。むしろ同月３日にＣが日本に入国している事実は，上記信用性を裏付ける事実というべきである。
さらに，１審原告は，「１審被告は，Ａの秘書であったＥを通じて交渉の予約をとるなどしたと主張するが，同人は，昭和５０年１２月に結婚退職しているから（甲９７，９８），上記主張は事実に反する。」旨主張する。しかしながら，上記主張は当審の審理も終局段階になってから１審原告の求釈明に応じて簡潔にされた主張にすぎず，その内容もさして重要な意義を持つものということはできないから，そのような些細な点において記憶違いがあったとしても，１審被告の供述及び陳述記載全体の信用性が否定されることにはならないというべきである。また，１審原告は，「Ａが本件契約書に署名後，本件契約書を入れて渡してくれたと１審被告が主張する封筒（甲９９）に記載された住所は，円谷エンタープライズが昭和５７年になってから移転した住所であるから（甲１００），１審被告の主張は事実に反する。」旨主張する。甲９９がタイ訴訟で提出された証拠と同一の書証であるか否かは明らかとはいえないが，仮にそうであったとしても，些細な点にすぎず，そのことによって，１審被告の供述及び陳述記載の信用性が否定されることにはならないというべきである。
(8)　本件契約書の円谷エンタープライズ名下の印影について，１審原告は，上記印影が，円谷エンタープライズの真正な代表者印の印影と異なる可能性が高い（甲１０２）旨主張するが，甲１０２によれば，両印影を１０００倍に拡大しても，両者はほぼ合致していることが認められ，このことはむしろ，本件契約書に円谷エンタープライズの真正な代表者印が押印されたことを裏付ける事実というべきである。


平成１１年（行ケ）第４３１号　審決取消請求事件（平成１４年４月１１日口頭弁論終結）
判　　　　決
原　　　　　　告　　　　　　コニカ株式会社
訴訟代理人弁護士　　　　　　佐　　　藤　　　真　太　郎同　　　　　　　　　　　　　根　　　本　　　　　　　浩同　　　　　　　　　　　　　下　　　野　　　　　　　健同　　　　　　　　　　　　　上　　　山　　　孝　　　紀同　　　　　　　　　　　　　森　　　崎　　　博　　　之同　　　　弁理士　　　　　　稲　　　葉　　　良　　　幸同　　　　　　　　　　　　　大　　　貫　　　敏　　　史被　　　　　告　　　　　    富士写真フィルム株式会社訴訟代理人弁護士　　　　　　中　　　村　　　　　　　稔同　　　　　　　　　　　　　富　　　岡　　　英　　　次同　　　　　　　　　　　　　渡　　　辺　　　　　　　光同　　　　弁理士　　　　　　小　　　川　　　信　　　夫同　　　　　　　　　　　　　平　　　山　　　孝　　　二
主　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事　　　　実
第１請求
特許庁が平成７年審判第１７３１０号事件について平成１１年１０月２９日にした審決を取り消す。
第２前提となる事実（争いのない事実）
１特許庁等における手続の経緯
本件発明は、被告により発明の名称を「ハロゲン化銀カラー感光材料」として、昭和５６年３月１６日に出願された（特願昭５６－３７３７４号）後、昭和６３年６月３日に出願公告され（特公昭６３－２７７０１号）、その後、平成元年５月１日付け手続補正書、平成５年１２月２７日付け手続補正書及び平成６年５月２４日付け手続補正書によって願書添付の明細書が補正され、平成６年１０月２１日に設定登録されたものであり（特許第１８７９５５２号。平成１３年３月１６日存続期間満了。以下「本件特許」又は「本件発明」という。）、被告はその特許権者であった。
原告は、平成７年８月１０日、本件特許について特許無効審判の請求をしたところ（平成７年審判第１７３１０号）、平成８年７月９日、「特許第１８７９５５２号発明の特許を無効とする。」との審決がされた（以下「第１次審決」という。）。
被告は、この審決に対して、平成８年９月３０日に審決取消訴訟を提起するとともに（東京高裁平成８年（行ケ）第２１７号）、同年１１月２２日に、本件発明の特許請求の範囲の記載を含む明細書の記載の訂正を求める訂正審判を請求し（平成８年審判第１９７２２号）、平成９年３月２５日付け手続補正書を提出したところ、特許庁は、平成９年４月２５日に、その訂正を認める審決をし（以下「本件訂正審決」といい、この訂正を「本件訂正」という。）、確定したため、上記審決取消請求事件について、東京高等裁判所は、平成１０年１２月１０日に、本件訂正審決によって本件発明の特許請求の範囲の記載が訂正されたから、審決は結果的に本件発明の要旨の認定を誤ったとして、「特許庁が平成７年審判第１７３１０号について平成８年７月９日にした審決を取り消す。」との判決をし、確定した。そこで、上記無効審判事件は、再び特許庁に係属し、審理された結果、特許庁は、平成１１年１０月２９日に、「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし（以下「審決」という。）、その謄本は同年１２月１日に原告に送達された。２　本件発明の要旨（訂正された箇所を下線で示す。）（１）　本件訂正前の特許請求の範囲の記載（以下「本件訂正前の発明」という。）
「発色現像反応によつてイエロー、マゼンタ、又はシアンの色素を形成すると共に、カプラーの活性位より離脱されたときは現像抑制性を有する化合物となり、それが発色現像液中に流れ出した後は、実質的に写真性に影響を与えない化合物に分解される性質をもつ基をカップリング活性位に有する、下記一般式〔Ⅰ〕で表わされるカプラーを含むハロゲン化銀乳剤層を支持体上に有することを特徴とするハロゲン化銀カラー感光材料。
一般式〔Ⅰ〕
Ａ－（Ｌ１）ａ－Ｚ－（Ｌ２－Ｙ）ｂ


式中、Ａは、現像主薬酸化体と反応して、（Ｌ１）ａ－Ｚ－（Ｌ２Ｙ）ｂを放出するとともに、イエロー、マゼンタ、またはシアンの色素を形成するカプラー成分を表し、Ｌ１は（Ｌ１）ａ－Ｚ－（Ｌ２Ｙ）ｂとして放出された後、ただちにＺとの結合が開裂する基を表し、Ｚは現像抑制作用を表す化合物の基本部分を表し、カプラーのカップリング位と直接（ａ＝０のとき）または連結基のＬ１を介して（ａ＝１のとき）結合され、Ｙは連結基Ｌ２を介してＺと結合し、Ｚの現像抑制作用を発現させる置換基を表し、Ｌ２は現像液において開裂する化学結合を含む基であり、－ＣＯＯ－、－ＮＨＣＯＯ－、－ＳＯ２Ｏ－、－ＯＣＨ２ＣＨ２ＳＯ２－、－ＯＣＯＯ－または－ＮＨＣＯＣＯＯ－を含む連結基を表し、ａは０又は１を表し、ｂは１または２を表し、ｂが２のとき２つのＬ２－Ｙは同じまたは異なる基を表す。ただし、Ｚ－（Ｌ２－Ｙ）ｂがアルキルオキシカルボニル基で置換されたベンゾトリアゾリル基またはアルキルオキシカルボニル基で置換された１－フエニル－５－テトラゾリルチオ基である場合は、このアルキル基は、ハロゲン原子、ニトロ基、炭素数１～４のアルコキシ基、炭素数１～４のアルカンスルホニル基、炭素数６～１０のアリールスルホニル基、炭素数１～５のアルカンアミド、ベンズアミド基、炭素数１～６のアルキルカルバモイル基、カルバモイル基、炭素数６～１０のアリールカルバモイル基、炭素数１～４のアルキルスルホンアミド基、炭素数６～１０のアリールスルホンアミド基、炭素数１～４のアルキルチオ基、炭素数６～１０のアリールチオ基、フタールイミド基、スクシンイミド基、イミダゾリル基、１，２，４－トリアゾリル基、ピラゾリル基、ベンズトリアゾリル基、フリル基、ベンゾチアゾリル基、炭素数１～４のアルカノイル基、ベンゾイル基、炭素数１～４のアルカノイルオキシ基、ベンゾイルオキシ基、炭素数１～４のパーフルオロアルキル基、シアノ基、テトラゾリル基、ヒドロキシ基、カルボキシル基、スルホ基、炭素数１～４のスルファモイル基、炭素数６～１０のアリールスルファモイル基、炭素数６～１０のアリール基、ピロリジニル基、ウレイド基、ウレタン基、炭素数１～６のアルコキシカルボニル基、炭素数６～１０のアリールオキシカルボニル基、イミダゾリジニル基または炭素数１～６のアルキリデンアミノ基より選ばれた少なくとも１つを有する。」
（２）　本件訂正後の特許請求の範囲の記載（以下「本件訂正後の発明」という。）
「発色現像反応によつてイエロー又はシアンの色素を形成すると共に、カプラーの活性位より離脱されたときは現像抑制作用を有する化合物となり、それが発色現像液中に流れ出した後は、実質的に現像抑制作用を有しない化合物に分解される性質をもつ基をカップリング活性位に有する、下記一般式〔Ⅰ〕で表わされるカプラーを含むハロゲン化銀乳剤層を支持体上に有することを特徴とするハロゲン化銀カラー感光材料。
一般式〔Ⅰ〕
Ａ－（Ｌ１）ａ－Ｚ－Ｌ２－Ｙ
式中、Ａは、現像主薬酸化体と反応して、（Ｌ１）ａ－Ｚ－Ｌ２－Ｙを放出するとともに、イエロー又はシアンの色素を形成するカプラー成分を表し、Ｌ１は（Ｌ１）ａ－Ｚ－Ｌ２－Ｙとして放出された後、ただちにＺとの結合が開裂する基を表し、Ｚは、２価のへテロ環基又はヘテロ環チオ基より選ばれた、現像抑制作用を表す化合物の基本部分を表し、カプラーのカップリング位と直接（ａ＝０のとき）または連結基のＬ１を介して（ａ＝１のとき）結合され、Ｙは連結基Ｌ２を介してＺと結合し、Ｚの現像抑制作用を発現させる置換基を表し、Ｌ２は現像液において開裂する化学結合を含む基であり、ここで、Ｌ２はＺ及びＹとともに以下の部分構造：
－Ｚ－(ＣＨ２)ｄ－ＣＯＯ－Ｙ　又は
を示し、ａは０又は１を表し、ｄは０から５の整数を表す。ただし、Ｚ－Ｌ２－Ｙが５－（４－エトキシカルボニルフエニル）－テトラゾリル基である場合を除く。また、Ｚ－Ｌ２－Ｙがアルキルオキシカルボニル基で置換されたベンゾトリアゾリル基またはアルキルオキシカルボニル基で置換された１－フエニル－５－テトラゾリルチオ基である場合は、このアルキル基は、ハロゲン原子、ニトロ基、炭素数１～４のアルコキシ基、炭素数１～４のアルカンスルホニル基、炭素数６～１０のアリールスルホニル基、炭素数１～５のアルカンアミド、ベンズアミド基、炭素数１～６のアルキルカルバモイル基、カルバモイル基、炭素数６～１０のアリールカルバモイル基、炭素数１～４のアルキルスルホンアミド基、炭素数６～１０のアリールスルホンアミド基、炭素数１～４のアルキルチオ基、炭素数６～１０のアリールチオ基、フタールイミド基、スクシンイミド基、イミダゾリル基、１，２，４－トリアゾリル基、ピラゾリル基、ベンズトリアゾリル基、フリル基、ベンゾチアゾリル基、炭素数１～４のアルカノイル基、ベンゾイル基、炭素数１～４のアルカノイルオキシ基、ベンゾイルオキシ基、炭素数１～４のパーフルオロアルキル基、シアノ基、テトラゾリル基、ヒドロキシ基、カルボキシル基、スルホ基、炭素数１～４のスルファモイル基、炭素数６～１０のアリールスルファモイル基、炭素数６～１０のアリール基、ピロリジニル基、ウレイド基、ウレタン基、炭素数１～６のアルコキシカルボニル基、炭素数６～１０のアリールオキシカルボニル基、イミダゾリジニル基または炭素数１～６のアルキリデンアミノ基より選ばれた少なくとも１つを有する。」
３　審決の理由
別紙の審決書の理由写し（以下「審決書」という。）のとおり、原告が本件発明
の特許の無効理由として主張する


（１）　本件訂正は、特許法１２６条１項ただし書き及び同条２項に違反する新規事項の追加、特許請求の範囲の実質的な拡張又は変更に当たる、（２）　本件訂正後の発明は、甲第７号証（審判甲第１号証、米国特許第４，０１５，９８８号明細書）、甲第８号証（審判甲第２号証、特開昭４９－１２２３３５号公報）、甲第１０号証（審判第９号証、特公昭４７－８７５０号公報）、甲第１１号証（審判甲第１０号証、米国特許第４，１８２，６３０号明細書）、甲第１２号証（審判甲第１１号証、特開昭５２－５８９２２号公報）に記載された発明であるか、甲第７号証、甲第８号証、甲第９号証（審判甲第７号証、英国特許第１，０３１，２６２号明細書）、甲第１０号証、甲第１１号証、甲第１２号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件訂正は、特許法１２６条３項（独立特許要件）に違反する、（３）　本件訂正後の明細書の記載は、特許法３６条に規定の明細書の記載要
件を満足しておらず、同条の規定に違反する、
（４）　本件訂正後の発明は、上記（２）と同じ理由により、特許法２９条１
項３号の規定又は同条２項の規定に違反する、
との各主張について、いずれも原告の主張は認められないから、本件特許を無効とすることはできないと判断したものである。
第３　原告主張の審決の取消事由の要点
審決は、原告の無効理由の主張に関して、本件訂正が、新規事項を追加し（取消事由１）、特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものである（取消事由２）のに、この判断を誤り、また、本件訂正後の発明について、新規性の判断を誤り（取消事由３）、進歩性の判断を誤り（取消事由４）、その結果、出願の際に独立して特許を受けることができるものであると誤って判断し、同じく、本件訂正後の発明の特許性の判断を誤り、さらに、本件訂正後の明細書の記載不備についての判断を誤ったものであり（取消事由５）、本件発明の無効理由を看過したもので違法であるから取り消されるべきである。
１　取消事由１（新規事項の追加）及び２（特許請求の範囲の実質的拡張又は変更）について
（１）　本件訂正審決によって認容された本件訂正は、本件発明の明細書の特許請求の範囲の記載を、次の①ないし③のように訂正することを含むが（以下、それぞれ「訂正事項①」、「訂正事項②」、「訂正事項③」という。）、これらの訂正は、いずれも、平成５年改正特許法１２６条２項（特許請求の範囲の実質的拡張・変更の禁止）の規定に違反し、②及び③の訂正は、同条１項ただし書き（新規事項の追加の禁止）の規定に違反するものである。
①　「実質的に写真性に影響を与えない化合物」を「実質的に現像抑制作用を有しない化合物」に訂正すること。
②　一般式〔Ⅰ〕について、Ｚ（現像抑制作用を表す化合物の基本部分）を「２価のヘテロ環基又はヘテロ環チオ基より選ばれたもの」に限定すること③　一般式〔Ⅰ〕について、Ｌ２（現像液において開裂する化学結合を含む基）を
Ｚ及びＹとともに以下の部分構造：
－Ｚ－（ＣＨ２）ｄ－ＣＯＯ－Ｙ　又は
－Ｚ－Ｐｈｅ－（ＣＨ２）ｄ－ＣＯＯＹ
（Ｐｈｅはベンゼン環を表す。以下同じ。）を示すものに限定すること。
（２）　訂正事項①について
ア　本件訂正前の明細書の特許請求の範囲に記載された「実質的に写真性に影響を与えない化合物」と、訂正後の特許請求の範囲に記載された「実質的に現像抑制作用を有しない化合物」とでは、意味するものが異なり、後者の方が前者より広く、少なくとも、両者が包含する基の範囲が一致しない。写真性に影響を与えない化合物に分解される性質は、処理液の汚染（現像抑制剤の蓄積）による写真性への悪影響を防ぐための必要条件ではあるが、十分条件ではない。現像抑制性化合物の分解速度が遅ければ、同じ現像処理液を使って感光材料を連続処理していく過程で、未分解の現像抑制性化合物が蓄積し、「写真性への影響」が生じるのである。
イ　本件訂正前の明細書の「写真性に影響を与えない化合物に分解される性質をもつ基」が、単に分解性の有無及び分解の結果生じた生成物の現像抑制性にのみ着目した要件でないことは、実施例及び比較例に用いられている評価基準からも明らかである。すなわち、本件明細書では、実施例及び比較例に使用したカプラーの評価を、ランニング現像処理後における感度低下の比較によって行っている。感度の低下は、感光材料の層から発色現像液中に流出する離脱基の量（離脱基の拡散性、層の性質等に依存する）、処理液中での離脱基の分解速度、分解生成物の現像抑制性の程度、分解生成物の感光層への浸透度といった種々の要素が総合して生じる結果であり、とりわけ離脱基の分解速度に影響されるところが大きい。このように、感度低下という種々の要素の複合した結果がカプラーの評価基準として採用されている事実は、「写真性に影響を与えない化合物に分解される性質を持つ基」が、分解生成物の現像抑制性の有無だけに着目した要件でないことを明瞭に示している。
ウ　特許請求の範囲に含まれる対象物の範囲という観点から見ると、本件訂正前の「写真性に影響を与えない化合物に分解される性質を持つ基」との要件の下では、最終的に現像抑制作用を有しない化合物に分解される性質があっても、分解速度が充分でないために、結果として写真性に影響が生じるような離脱基を放出するカプラーは、本件発明の範囲外である。ところが、本件訂正後の「現像抑制作用を有しない化合物に分解される性質をもつ基」という要件の下では、離脱基の分解速度が遅いために写真性に有害な程度にまで現像抑制剤の蓄積が生じるカプラーも本件発明の範囲に入ることになりかねない。
このような結果をもたらす訂正は、明らかに、特許請求の範囲を実質的に変更又は拡張するものといわざるを得ない。
（３）　訂正事項②及び③について
ア　訂正事項②及び③は、訂正前の明細書に記載された事項の範囲内における訂正ではない。本件訂正後の発明における、限定された特定のＺ、Ｌ２及びＹの組合せからなる離脱基－Ｚ－Ｌ２－Ｙを有するカプラー（化合物群）の概念は、訂正前の明細書には存在しない。


被告は、本件訂正後の発明は、本件訂正前の特許請求の範囲に記載の一般式〔Ⅰ〕のＺ、Ｌ２及びＹのそれぞれについて記載された広範囲な選択肢の中から特定のものを選択して組み合わせたことによって、本件訂正前の発明における他の組合せでは得られなかった格別な作用効果を奏するものであって、いわゆるスーパーＤＩＲカプラーに該当する旨主張している。
しかし、そのような訂正は、広範な選択肢の組合せからなる一群のカプラーを区別することなくすべて同等・同列のものとしていた本件訂正前の発明の技術思想を、特定のＺ、Ｌ２及びＹを組み合わせたものだけが優れているという、別の技術思想に変更するものである。本件訂正前の明細書には、Ｚ、Ｌ２及びＹのそれぞれにつき、選択肢の中から特定のものを選択してなる特定の組合せが特に優れた作用効果を奏することについては全く開示がなく、そのような技術思想が存在していたと認めることはできないから、発明をそのようなものに訂正することは、技術思想を実質的に変更するものとして許されるべきでない。
イ　具体的には以下のとおりである。
（ア）　Ｚ（訂正事項②）について
審決は、本件訂正前の明細書には、Ｚにつき、「２価のヘテロ環基又はヘテロ環チオ基から選ばれたもの」に言及した記載や、１１例の化学式、例示化合物、合成例及び実施例の化合物として、Ｚが２価のヘテロ環基又はヘテロ環チオ基に属するものが記載されていることを理由に、「Ｚについて、「２価のヘテロ環基又はヘテロ環チオ基より選ばれたもの」と規定することは、明細書の記載の範囲内の訂正であって、特許請求の範囲を実質上変更するものではない。」（審決書１８頁７行ないし１０行）としている。
しかしながら、審決が指摘する１１例の化学式は、本件訂正前の一般式〔Ⅰ〕におけるＺの例として、２価のヘテロ環基及びヘテロ環チオ基を示すにとどまるものであり、Ａ、Ｌ２及びＹが限定された本件訂正後の一般式〔Ⅰ〕におけるＺが、「２価のヘテロ環基又はヘテロ環チオ基」でなければならないことは、本件訂正前の明細書には示されていない。
（イ）　Ｌ２（訂正事項③）について
審決は、本件訂正前の明細書（甲第６号証９欄下から７行ないし１０欄３行）には、Ｌ２について、具体的化学結合（６種）中の例として－ＣＯＯ－が明記され、
Ｌ２として部分構造（Ｚ及びＹとともに示す）：
「－Ｚ－（ＣＨ２）ｄ－ＣＯＯ－Ｙ
－Ｚ－Ｐｈｅ－（ＣＨ２）ｄ－ＣＯＯ－Ｙ」
が明記されている（同１０欄１９行及び２１行）という（審決書１８頁１２行ないし１９頁３行）。このうち、Ｌ２として部分構造（Ｚ及びＹとともに示す）「－Ｚ－（ＣＨ２）ｄ－ＣＯＯ－Ｙ」及び「－Ｚ－Ｐｈｅ－（ＣＨ２）ｄ－ＣＯＯ－Ｙ」が明記されていることは認めるが、Ｌ２について、具体的化学結合（６種）中の例として－ＣＯＯ－が明記されていることは誤りである。
上記明細書（甲第６号証）１０欄１９行以下に示された８個の式の１番目と２番目、３番目と４番目、５番目と６番目とを各対比すれば明白なように、－ＣＯＯ－は、Ｚの側から－ＣＯＯ－のものも、Ｚの側から－ＯＣＯ－のものも同列に扱われ、９欄左下の表では両者を－ＣＯＯ－で代表させて、結合の開裂反応が説明されている。
このように、本件訂正前の明細書には、構造的にも機能的にも－ＯＣＯ－とは区別されるものとしての－ＣＯＯ－が明記されているとはいえない。また、審決は、本件訂正前の明細書には、上記部分構造に合致する合成例（例示化合物１４、１６、２９、４０）及び実施例（例示化合物１５、１６、１８）が記載されているという（審決書１９頁４行ないし１５行）。しかしながら、本件訂正前の明細書における実施例及び合成例に記載された例示カプラー化合物のＺで表される部分は、ベンゾトリアソリル基（例示化合物１４、１５、１６、１８、４０）、テトラゾリルチオ基（例示化合物２９）だけであり、Ｙに相当するものは、置換基を有するアルキル基とアリール基に限られている。したがって、審決が挙げる例示カプラーからは、Ｚ及びＹとともに示されるＬ２の部分構造として、（ａ）ベンゾトリアソリル基－ＣＯＯ－置換アルキル又はアリール基、（ｂ）テトラゾリルチオ基－Ｐｈｅ－ＣＯＯ－置換アルキル又はアリール基、が本件訂正前の明細書に記載されているということはできても、これより上位の概念で表されるＺ（２価のヘテロ環基又はヘテロ環チオ基）及びＹ（各種のものを含む）とともに示されるＬ２の部分構造：
「－Ｚ－（ＣＨ２）ｄ－ＣＯＯ－Ｙ
－Ｚ－Ｐｈｅ－（ＣＨ２）ｄ－ＣＯＯＹ」
が記載されているとはいえない。
このように、化合物の例示も実施例も存在しない組合せに係る本件訂正後の発明について、本件訂正前の明細書中に概念として存在していたといえるのかについては問題があるというべきである。
（ウ）　現像液で開裂する化学結合について
本件訂正は、本件訂正前の特許請求の範囲に「現像液において開裂する化学結合」として明記されていた６種の化学結合の中から５種（－ＮＨＣＯＯ－、－ＳＯ２Ｏ－、－ＯＣＨ２ＣＨ２ＳＯ２－、－ＯＣＯＯ－、－ＮＨＣＯＣＯＯ－）を削除し、残る一種の－ＣＯＯ－についても、これをＺの側から「－ＣＯ－Ｏ－」であるものに限定してＺの側から「－Ｏ－ＣＯ－」であるものを除外することをその内容として含むものである。


被告は、本件訂正後の発明は、Ｌ２に含まれる「現像液において開裂する化学結合」がＺの側から「－ＣＯ－Ｏ－」であることを特徴とするものであって、現像液において開裂する化学結合がＺの側から「－Ｏ－ＣＯ－」であるカプラーに比較して、「実質的に現像抑制性に影響を与えない化合物に、より速やかに、分解されるため、現像液に蓄積されることがない」という優れた予期することができない効果を有する旨主張している。
しかし、「現像液において開裂する化学結合」がＺの側から－ＣＯ－Ｏ－であるものが他の構造（Ｚの側から－Ｏ－ＣＯ－や一ＮＨＣＯＯ－、－ＳＯ２Ｏ－等）のものに比べて特に良いということは、本件訂正前の明細書には全く記載されていない事項であり、当業者が明細書の記載から当然に理解し得る事項でもない。
かえって、
①　本件訂正前の明細書の特許請求の範囲に「現像液において開裂する化学結合」として－ＮＨＣＯＯ－、－ＳＯ２Ｏ－、－ＯＣＨ２ＣＨ２Ｓ０２－、－ＯＣＯＯ－、－ＮＨＣＯＣＯＯ－や－Ｏ－ＣＯ－が、－ＣＯ－Ｏ－と一緒に一般的に規定され、これらのものは発明の詳細な説明中においても「－ＣＯ－Ｏ－」と同列に説明され（甲第６号証（公告公報）９欄２６行ないし１０欄１５行）、「開裂する化学結合」の好ましい例として、－ＣＯ－Ｏ－、－Ｏ－ＣＯ－、－ＮＨＣＯＯ－が挙げら
れていること（同１０欄１９行以下の８例参照）、
②　特に、－ＣＯＯ－に関しては、発明の詳細な説明中に、－ＣＯ－Ｏ－と－Ｏ－ＣＯ－とが並記され（例えば、甲第６号証（公告公報）１０欄１９行の－Ｚ－（ＣＨ２）d-ＣＯＯ－Ｙと同欄２１行の－Ｚ－（ＣＨ２）d－ＯＣＯ－Ｙなど）、両者は、「処理液中に現像抑制性を示す化合物は蓄積されず、処理液を繰り返し再生使用できる」という効果に関して、全く区別されることなく、同等のものとして扱わ
れていること、及び、
③　現像液において開裂する化学結合として－ＣＯ－Ｏ－とそれ以外のもの（たとえば－Ｏ－ＣＯ－）のどちらを選ぶかによって効果に差があることを示唆する記載は、本件訂正前の明細書中に一切存在せず、例示化合物についても、現像液において開裂する化学結合が「－Ｏ－ＣＯ－」であるもの２例、－ＮＨＣＯＯ－であるも
の３例が挙げられていること、
等に徴すれば、「現像液において開裂する化学結合」は、－ＣＯ－Ｏ－も他の構造のもの（－Ｏ－ＣＯ－、－ＮＨＣＯＯ－、－ＳＯ２Ｏ－等）も同列、同効のものであると理解するのが、本件訂正前の明細書に接した当業者の自然な理解であり、その中の特定の「－ＣＯ－Ｏ－」のものだけがよいという思想は、本件訂正前の明細書には何ら教示されていない。
このように、本件訂正は、本件訂正前の明細書に記載がなく、当業者に自明でもない新規な技術的知見に基づいて、発明の構成に新たな技術的事項を付加している。本件訂正前の明細書に記載されたカプラーを実質上比較例に等しいものにしてしまうような訂正は、一見、特許請求の範囲を下位概念で示される発明に減縮しているようにみえて、実は、発明の技術的思想を、訂正前明細書の技術思想から別の新たな思想へと変更したものといわざるを得ない。
（４）　以上のとおり、本件訂正は、平成６年改正特許法の附則６条１項によって本件訂正に適用される平成５年改正特許法１２６条１項ただし書きの規定及び同条２項の規定に違反してなされたものであり、審決には法適用における判断の誤りがある。
２　取消事由３（新規性の判断の誤り）について
（１）　本件訂正発明は、甲第７号証（審判甲第１号証）、甲第８号証（審判甲第２号証）、甲第１０号証（審判甲第９号証）、甲第１１号証（審判第１０号証）及び甲第１２号証（審判甲第１１号証）の少なくとも一に記載された発明である。
（２）　甲第７号証（審判甲第１号証）について
ア　甲第７号証（審判甲第１号証）は、本件訂正前の発明を無効とした第１次審決において、本件訂正前の発明の新規性を阻却する公知文献とされたもの
であり、下記一般式（Ⅳ）で表されるカプラー
を含むハロゲン化銀カラー感光材料が記載されている。
イ　本件訂正後の発明のカプラーは、一般式〔Ｉ〕：
Ａ－（Ｌ１）ａ－Ｚ－Ｌ２－Ｙ
で表され、Ｌ２が特定の部分構造であるイエロー又はシアンの色素を形成するカプラーに限定されているが、その中には、Ｚが１－ベンゾトリアソリル基であり、Ｚ
及びＹとともに表されるＬ２が次の部分構造
－Ｚ－（ＣＨ２）ｄ－ＣＯＯ－Ｙ
であって、ｄ＝Ｏ、Ｙがアルキル基（ただし、各種の置換基で置換されたもの）又はアリール基であるもの、すなわち、１－ベンゾトリアソリル基に置換基を有するアルキルオキジカルボニル基（－ＣＯＯＲ：アルコキシカルボニル基と同義）又はアリールオキジカルボニル基（－ＣＯＯＡr）が結合した下記構造のカプラーが含まれる。


本件訂正後の発明に含まれる上記カプラーは、甲第７号証に記載されたカプラーのうち、第１次審決で「一般式（Ⅳ）で表され、そのＺ１からＺ４の３個が水素原子で、１個が・・・アルコキシカルボニル基（そのアルキル基が各種の置換基で置換されたもの）、アリールオキシカルボニル基、または・・・であるもの」（甲第１７号証添付の別紙２、第１次審決書２９頁１行ないし８行）と説示されたものに該当し、両者は、化学構造の点で区別することができない。また、甲第７号証に記載されたカプラー（式（Ⅳ）においてＺ１ないしＺ３が水素原子で、Ｚ４が置換アルキル又はアリール基のもの）は、その離脱基中に現像液中で開裂する化学結合である「－ＣＯＯ－」を有しており、このカプラーの離脱基が発色現像液中で分解して生成する化合物（－ＣＯＯＨで置換されたベンゾトリアゾール）は、本件訂正後の発明の実施例で用いられている（６）のカプラー（注、本件訂正前の（１６）のカプラーと同じ）が分解して生成する化合物と同一であるから、「実質的に現像抑制性を有しない化合物」である。すなわち、甲第７号証に記載のＩＣＣカプラーは、審決も認めるとおり本件発明と同じ現像抑制剤放出型カプラーであるところ、同号証には、同号証記載のカプラーから放出された離脱基が発色現像液中で「実質的に現像抑制作用を有しない化合物」に分解される性質をもつか否かについて記載されていない。しかしながら、Ｚ－Ｌ２－ＹのＺとしてベンゾトリアゾリル基、－Ｌ２－Ｙとしてアリールオキシカルボニル基を有する本件発明のカプラー（例えば、本件訂正後の実施例の例示化合物６（本件訂正前の（１６））から放出される離脱基が「現像抑制作用を有しない化合物に分解される性質」をもつのであるから、同号証記載のカプラーから放出される離脱基のＬ２-Ｙに相当する部分が本件発明と同一の「アリールオキジカルボニル基」である場合には、当然に、その離脱基は「現像抑制作用を有しない化合物に分解される性質」をもつことになる。なぜならば、化学構造が同一である以上、その性質は同じなのであって、同号証中に「現像抑制作用を有しない化合物に分解される性質」についての記述がないことは、同一であるとすることの妨げにならないからである。
ウ　以上のとおり、本件訂正発明は、甲第７号証に記載された発明と同一であり、両者が異なるものと判断した審決は誤りである。
（３）　甲第８号証（審判甲第２号証）について
ア　甲第８号証（審判甲第２号証）には、現像抑制性を有する化合物を離脱基として放出するＤＩＲカプラーを使用した写真感光材料が示されている。そして、同号証の一般式〔Ｉ〕のイエローカプラー又は〔Ⅲ〕のシアンカプラーにおいて、ＺＨの具体例として引用された英国特許１０３１２６２号明細書（甲第９号証、審判甲第７号証）に挙げられた化合物Ａ及びＥを採用したものは、アルコキシカルボニル基で置換されたトリアゾールが結合したカプラーである。このものは、本件発明の一般式〔Ｉ〕に対応させて表すと、Ｚとして２価のヘテロ環基に当たるトリアソリル基を、Ｌ２－Ｙとして－ＣＯＯＲを有するものであるから、化学構造の点で本件発明のカプラーと区別することができない。イ　甲第８号証に示された上記カプラーの離脱基が現像抑制作用を有することは、前記カプラーがＤＩＲカプラーであることから明らかである。上記カプラーの離脱基が現像液中で実質的に現像抑制作用を有しない化合物に分解される性質をもつことについては、同号証には明示されていないが、上記カプラーの離脱基が本件発明の一般式〔Ｉ〕に該当する化学構造を有し、かつ、Ｌ２中に開裂する化学結合である「－ＣＯ－Ｏ－」を有している以上、このものが本件明細書に説明されているとおりの反応経路を辿って現像抑制作用の少ない化合物に分解される性質をもつことは明らかである。この分解される性質について記述がないことは、両者が同一であるとすることの妨げにならない。
（４）　甲第１０号証（審判甲第９号証）について
ア　甲第１０号証（審判甲第９号証）には、ＤＩＲカプラーを含むハロゲン化銀カラー感光材料が記載されているところ、この感光材料に使用される一般式（Ⅰ）のＤＩＲカプラーのうちＲ１、Ｒ３及びＲ４が水素、Ｒ２がアルコキシカルボニル基であるものの離脱基は、訂正後の本件発明の一般式〔Ｉ〕における離脱基
の部分構造
Ｚ－（ＣＨ２）d－ＣＯＯ－Ｙ
のＺが２－ベンゾトリアゾリル基、ｄ＝０、Ｌ２が－ＣＯ－Ｏ、Ｙがアルキル基である場合に相当する。
イ　上記一般式のカプラーでＲ１、Ｒ３及びＲ４が水素、Ｒ２がアルコキシカルボニル基であるもの等から放出された離脱基は、現像抑制作用を有する。このことは、上記カプラーのＺが本件訂正後の発明の例示化合物（１７）と同じ２－ベンゾトリアソリル基であること及び「（本発明の目的は）本発明のベンゾトリアソリル基をもつ２当量カップラーを放出する新規現像抑制剤の合成と使用により達成される」（甲第１０号証３欄９ないし１２行）との記載により明らかである。このカプラーの離脱基が発色現像液中で実質的に現像抑制作用を有しない化合物に分解される性質をもつことについては、同号証に明示されていないが、その離脱基の化学構造は、２－ベンゾトリアソリル基に「－ＣＯ－Ｏ－Ｒ」が結合している点において本件訂正後の発明のものと同一であり（特に現像液中で開裂する化学結合として本件発明の明細書に説明されている「－ＣＯ－Ｏ－」をＬ２中に有する点）、このことからみて、放出された離脱基は、現像液中で現像抑制作用の少ないＺ－ＣＯ－ＯＨに分解されることは明らかである。
ウ　審決は、甲第１０号証には、カプラーが現像抑制作用を有しない化合物に分解される性質をもつことにつき開示するところがないという（審決書４８頁１６行ないし４９頁１行）が、上記のとおり、同号証に記載されたカプラーの離脱基が現像液中で現像抑制作用の小さい基に分解することは客観的に明らかである。離脱基の分解する性質についての記述がないことは、同号証に記載されたカプラーと本件発明のカプラーとが同一でないとする理由にはならない。


（５）　甲第１１号証（審判甲第１０号証）について
ア　甲第１１号証（審判甲第１０号証）には、カプラーの例として、化合物３、４、５、２１及び４３が記載されているところ、これらのカプラーは、審決も認めているとおり（審決書４９頁６行ないし１８行）、化学構造上、本件訂正後の発明の一般式［Ｉ〕の化合物に包含される。
イ　審決は、甲第１１号証に記載されたカプラーは、その機能において、現像抑制剤放出型カプラーであることが明らかでないという（審決書４９頁１８行ないし２０行）。
しかしながら、トリアゾール環が現像抑制作用を有することは、甲第８号証（審判甲第２号証）の記載から明らかである。審決は、同号証（甲第８号証）にトリアゾール環が現像抑制作用を有していることは記載されていないことを理由に「トリアゾール環が現像抑制作用を有していることが当業者が予測し得たものとはいえない」というが（審決書５０頁１０行ないし１４行）、同号証の発明は、現像抑制剤放出型カプラーに関するものであり、放出される現像抑制剤として「トリアゾール環」を発明の主題として含んでおり、例えば、「…トリアゾール環がカプラーのカプリング位置に結合していることを特徴としている・・・」（同号証の特許請求の範囲）、「本発明に用いられる上記の化合物は、実質上無色の層間効果を与える「色補正」の機能をもつカプラーで、その特徴は１位の窒素原子をもって母核カプラーと結合されたトリアゾール環またはジアゾール環を含むヘテロ環をもつことにある。」（同号証１７４頁左上欄６行ないし１０行）、「これは、試料Ｂの第３層に含まれている本発明のカプラー２が、現像に応じて、現像抑制剤を放出するカプラーとしての機能を充分に果たしていることを示している。」（同号証１８１頁右下欄９行ないし１２行）との記載がある。
以上のように、甲第８号証には、トリアゾール環が現像抑制性を有することが記載されているのであって、同号証にトリアゾール環が現像抑制作用を有することが記載されていないとした審決の認定は誤りである。
ウ　また、審決は、甲第１１号証には「現像抑制作用を有しない化合物に分解される性質」について開示するところがないという（審決書５０頁末行ないし５１頁５行）。
しかしながら、同号証に記載されたトリアゾール環を有するカプラー（３、４、５、２１）は、その離脱基中に本件訂正後の発明のＬ２－Ｙに相当するアルキルオキジカルボニル基を有しているから、当然に、「現像抑制作用を有しない化合物に分解される性質」を持つ。「分解する性質」についての記述がないことは、カプラーが同一でないとする理由にはなり得ない。
（６）　甲第１２号証（審判甲第１１号証）について
ア　甲第１２号証（審判甲第１１号証）にイエローカプラーの例として記載された番号（１４）、（１５）のカプラー（トリアゾール環に－ＣＯＯＣ２Ｈ２が結合した離脱基を含む）は、審決が認定しているとおり（審決書５１頁１４行ないし５２頁１行）、化学構造上、本件発明の一般式〔Ｉ〕の化合物に包含される。イ　審決は、甲第１２号証に記載されたカプラーについても、トリアゾール環が現像抑制性を有することは甲第１６号証（審判参考資料８）及び甲第８号証（審判甲第２号証）から自明ないし当業者に予測し得ることではないという（審決書５２頁１行ないし６行）。
しかしながら、この点に関する審決の認定は、上記(５)の甲第１１号証について述べたものと同じ理由により誤っている。
また、甲第１２号証に記載されたカプラーは、化学構造において本件発明の一般式〔Ｉ〕に含まれるカプラーと同一であって、その離脱基中に「－ＣＯ－Ｏ－Ｒ」を有するのであるから、離脱基が「現像抑制作用を有しない化合物に分解される性質」をもつことは明らかである。そのような性質について同号証中に記述が存在しないことは、同号証に記載されたカプラー（化合物（１４）、（１５））が本件訂正後の発明と同一でないとする理由にはなり得ない。
３　取消事由４（進歩性の判断の誤り）について
（１）　本件訂正後の発明は、甲第７号証（審判甲第１号証）、甲第８号証（同第２号証）、甲第１０号証（同第９号証）、甲第１１号証（同第１０号証）、及び甲第１２号証（同第１１号証）から推考容易な発明である。これらの公知刊行物には、取消事由３で述べたとおり、本件訂正後の発明の一般式〔Ｉ〕のＡ、Ｚ、Ｌ２－Ｙに当たる基をそれぞれ選択肢として具体的名称で示した現像抑制剤放出型カプラー（ＤＩＲカフラー）が記載されているのであるから、当業者がそれらの選択肢の中から本件発明の一般式〔Ｉ〕に該当する化合物となるものを選ぶことに格別の困難はない。
（２）　そして、本件訂正後の発明の一般式〔Ｉ〕に化学構造上包含される化合物は、その現像抑制作用を有する基に含まれる「現像液中で開裂する化学結合－ＣＯＯ－」の開裂反応により、処理液中で実質的に現像抑制作用を有しない化合物に分解されるものであるから、発色現像液中で実質的に現像抑制作用を有しない化合物に分解されることも当然といわねばならない。
してみると、本件訂正後の発明は、上記甲号各証から格別の困難なく当業者が想到し得たものというべきである。
４　取消事由５（記載不備）について


（１）　原告は、審判手続において無効理由として、本件訂正後の明細書の特許請求の範囲の「発色現像液中に流れ出した後は実質的に現像抑制作用を有しない化合物に分解される性質をもつ基」は、一定の化学構造を特定し得る記載ではなく、その意味も不確定ないし不明瞭であって、発明の範囲を画する基準を提供し得ないから、発明の構成を特定しているとはいえず（特許法３６条５項違反）、また、発明の詳細な説明中の一般説明及び例示化合物からでは例示化合物以外のどのようなカプラーが「発色現像液中に流れ出した後は実質的に現像抑制作用を有しない化合物に分解される性質をもつ基」を有するカプラーであるのかが判然としないから、明細書の開示が不十分である（同法３６条４項違反）との主張を行った。これに対して、審決は、「本件明細書の特許請求の範囲は、「カプラーの活性位より離脱されたときは現像抑制作用を有する化合物となる」及び「それが発色現像液中に流れ出した後は実質的に現像抑制作用を有しない化合物に分解される性質をもつ基」のように機能的に記載されている部分があるとしても、その意味する技術内容は明瞭であり、発明を特定するための表現として充分なものである。」（審決書５６頁１０行ないし１７行）旨説示して、原告の上記主張を斥けた。ここで、審決が「その意味する技術内容は明瞭である」ことの理由として挙げているのは、本件発明の課題、すなわち新規なＤＩＲカプラーの使用により発色現像液を汚染せず連続的に発色現像液を再使用する処理方法に適したカラー写真感光材料を提供するということと、発明の詳細な説明に述べられた「一般式〔Ｉ〕により表される化合物は、・・・－Ｚ－Ｌ２－Ｙとなる。－Ｚ－Ｌ２－Ｙは、・・・一部発色現像処理液中に流出する、処理液中に流出した－Ｚ－Ｌ２－Ｙは、Ｌ２に含まれる化学結合部分において速やかに分解し、すなわちＺとＹの連結が切断されて現像抑制性の小さいＺに水溶性基のついた化合物が現像液中に残ることになり現像抑制作用は実質的に消失する。結局、処理液中に、現像抑制作用を有する化合物は蓄積されず、・・・」という作用効果の説明である（審決書５６頁１７行ないし５７頁１６行）。
しかしながら、「・・・実質的に現像抑制作用を有しない化合物に分解される性質をもつ基」の技術的意味が本件発明の課題及び作用効果の説明に照らして明瞭に理解することができるかということと「実質的に現像抑制作用を有しない化合物に分解される性質をもつ基」という表現によって一定の化学構造を指示することができるか（化学構造の特定）ということとは、全然別の問題である。審決は、言葉の意味が明瞭かという問題と言葉によって指示される対象物の範囲が明確かという問題とを混同する誤りを冒している。
（２）　本件発明は、使用するカプラー（化学物質）に特徴のある発明である。それゆえ、発明に使用するカプラーの構成は、特許請求の範囲にカプラーの化学物質名又は化学構造式を記載することにより特定すべきであり、それが不可能な場合には、間接的にであれ一定の化学構造を特定指示するに足るメルクマールを特許請求の範囲に記載することによって特定するのが原則である。ところが、「現像液中に流れ出た後に実質的に現像抑制作用を有しない化合物に分解される性質をもつ基」は、一定の化学構造を示すものとして確立した概念ではない。これは、「処理液中に現像抑制作用をもつ化合物は蓄積されず、処理液を繰り返し再利用することが可能となる」という本件発明の目的ないし発明の課題を達成するために望ましい離脱基の性質ないし機能を、そのまま述べたものにすぎず、それ自体としては何ら特定の化学構造を示すものではない。言い換えれば、「現像液中に流れ出た後に実質的に現像抑制作用を有しない化合物に分解される性質をもつ基」という要件は、本件発明のカプラーに望まれる性質を、［○○の性質をもつ基」という一見化学構造らしき形で規定しているにすぎないのである。審決は、新規性の判断において、一般式〔Ｉ〕で表される構造を有するカプラーの中に、その離脱基が処理液中で「現像抑制作用を有しない化合物に分解される性質」を持つものと持たないものとがあるという前提に立った判断を行っているが、仮に、そのような立場をとるなら、本件発明のカプラーは、一般式〔Ｉ〕で表される構造を持つものの中で、さらに、離脱基が処理液中で現像抑制作用を有しない化合物に分解される性質をもつものと定義されることになる。してみると、「現像抑制作用を有しない化合物に分解される性質をもつ基」という要件は、本件発明の構成にとって決定的に重要な要件ということになるはずである。ところが、本件訂正後の発明の特許請求の範囲では、そのような発明の重要な構成が、単に、発明の目的を達成するためのカプラーの離脱基の望ましい性質ないし作用によって規定されている。
これでは、到底、一定の化学物質を特定するに足りる記載とはいえない。（３）　また、審決は、「実質的に現像抑制作用を有しない化合物に分解される性質をもつ基」の意味は明瞭であるというが、「実質的に現像抑制作用を有しない」や「分解される」の意味は必ずしも明瞭ではない。たとえば、「実質的に現像抑制作用を有しない」とは、どの程度のことを指しているのであろうか。また、「分解される」とはどの程度の分解性を意味するのであろうか。本件訂正後の明細書にはこれらの点に関する説明が一切存在せず、例示化合物も一般式〔Ｉ〕に包含される化合物のうちの特定のものに偏っているから、解釈の手がかりがない。
結局、「実質的に現像抑制作用を有しない化合物に分解される性質をもつ基」がどの範囲のものを指すのかは、不明といわざるを得ないのである。（４）　以上、いずれの点からしても、本件訂正後の明細書の記載は、特許法３６条５項及び４項の要件を満たしていないというべきである。
第４　被告の反論の要点
１　取消事由１（新規事項の追加）及び２（特許請求の範囲の実質的な拡張又は変更）に対して
（１）　訂正事項①について
本件訂正前の明細書には、本件発明において現像抑制作用を有する化合物が「写真性に影響を与えない化合物に分解される」のに要する時間と、同化合物が「現像抑制作用を有しない化合物に分解される」のに要する時間は同一であることが示されている。
本件発明では、現像抑制作用を有する化合物が分解される時間が同一であるから、「実質的に写真性に影響を与えない化合物に分解される性質をもつ基」と「実質的に現像抑制性を有しない化合物に分解される性質をもつ基」とは意味するものが同一であり、カプラーの離脱基が最終的に現像抑制作用のない化合物に分解されれば写真性への影響が生じることはない。


訂正後の明細書の特許請求の範囲に記載された「実質的に現像抑制性を有しない化合物に分解される」という文言が、上記と同様の意義で使用されていることは、同明細書の発明の詳細な説明中の上記の点に関する説明に変化がないことからも明らかである。
また、原告が指摘するように、実施例及び比較例の評価に「感度の低下」を使用することは、本件訂正前の明細書における「実質的に写真性に影響を与えない化合物に分解される性質をもつ基」と本件訂正後の明細書における「実質的に現像抑制性を有しない化合物に分解される性質をもつ基」とが異なるとする根拠にならない。なぜならば、適切に現像抑制作用のない化合物への分解が行われたことを感度の低下の程度という別の面からも再確認しているにすぎないからである。結局本件訂正は、実質的に同じ意味の用語を、その作用をより具体的で明確な用語に置き換えたものであって、明りょうでない記載の釈明に相当するものであり、特許請求の範囲を実質的に変更又は拡張するものではない。
（２）　訂正事項②及び③について
訂正事項①及び②は、いずれも本件訂正前の明細書に記載された事項の範囲内においてなされた訂正である。
本件訂正後の発明の一般式〔Ⅰ〕において、Ｚが「２価のヘテロ環基又はヘテロ環チオ基より選ばれたもの」であることは、本件公告公報（甲第６号証）の７欄１８行ないし２０行に、L２がＺ及びYとともに、部分構造－Z－(CH２)ｄ－COO－Y、－Z－Phe－(CH２)ｄ－COO－Yを示すことは、本件公告公報の１０欄１９行及び２５行に、それぞれ記載されている。
一般に、願書添付の明細書の発明の実施例には、出願人が最良と思う実施形態（ベストモード）を記載することとされており（特許法施行規則２４条、同様式２９）、本件訂正前の明細書には、「現像液において開裂する化学結合」として「－CO－O－」を有するカプラーが実施例として、つまりベストモードとして記載されており、その効果も本件訂正前の明細書の表１及び表２に明瞭に記載されている。本件訂正後の発明は、本件訂正前の発明に含まれていた特定のカプラー、すなわち－CO－O－を含むスーパーＤＩＲカプラーに減縮されたものである。このような補正は、いわゆるベストモードへの減縮であって、かかるベストモードへの減縮の結果、発明の効果のレベルがより高いものになるのもまた当然である。すなわち、技術思想としての発明には、効果において様々なレベルのもの、つまり効果の極めて大きいものから比較的効果の小さいものまで含まれることは当然であり、特定の構成のものへの減縮（通常はより好ましい実施態様への減縮）によって、結果的に発明のレベルがより高いものになるのもまた当然であり、このような減縮が直ちに発明のレベルを変更したことになるから、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの、あるいは新規事項を追加するものとして許されないとすれば、訂正審判の趣旨は事実上全く生かされることがなくなってしまう。
本件訂正によって本件発明について新たな技術目的、効果が加えられたわけではなく、本件訂正は、事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、新規事項を追加するものでもない。
２　取消事由３（新規性の判断の誤り）に対して
（１）　甲第７号証（審判甲第１号証）記載の発明について甲第７号証（審判甲第１号証）に記載された発明と本件訂正後の発明は、色画像の鮮鋭度、粒状性及び色再現性に優れたカラー写真感光材料を提供すること、及び、高温度で迅速現像処理を施すのに適したカラー写真感光材料を提供することを目的とする点で共通するが、甲第７号証には、本件訂正後の発明の他の重要な目的である「発色現像液を汚染せず、連続的に発色現像液を再使用する処理方法に適したカラー写真感光材料を提供する」という目的については記載されていない。また、甲第７号証で使用されるカプラーは、一般式（Ⅰ）及び（Ⅱ）で表され、これらのうち、一般式（Ⅳ）で表されるカプラーを使用することが特に有用であるとされているが、一般式（Ⅳ）には、Ｚ１ないしＺ４として、多数の選択肢が示され、それらの１つとして、「Ｚ４がアルコキシカルボニル基又はアリールオキシカルボニル基である化合物」が含まれるが、これに該当する化合物は、実施例はもちろんのこと、具体的な化合物の例すら記載されていない。したがって、「Ｚ４がアルコキシカルボニル基又はアリールオキシカルボニル基である化合物」（すなわち、本件訂正後の発明のスーパーＤＩＲカプラー）が、甲第７号証に発明として容易に実施可能な程度に記載されているということはできない。
まして、ここでいう容易に可能な「実施」とは、本件発明の明細書に記載されている本件発明の主目的である「発色現像液を汚染せず、連続的に発色現像液を再使用する処理方法に適したカラー写真感光材料を提供する」ことでなければならないところ、甲第７号証には、このような発明を容易に実施し得るような記載がなく、ＩＣＣカプラー（ＤＩＲカプラーと同義）から離脱する現像抑制剤に対する吸着層を設けるという、本件発明の技術思想とは全く無縁の感光材料の記載しかない。以上のとおり、そもそも甲第７号証には、本件発明と対比すべき「発明」自体が記載されているということはできない。まして、上記のような新しい課題を解決し、顕著な作用効果を有する新規な構成を内容とする本件発明の技術思想と同一の発明が、甲第７号証の刊行物に記載されているとは到底いえない。よって、本件訂正後の発明が甲第７号証記載の発明と同一であるとの原告の主張は全く理由がない。
（２）　甲第８号証（審判甲第２号証）記載の発明について甲第８号証（審判甲第２号証）には、一般式〔Ⅰ〕、〔Ⅱ〕、〔Ⅲ〕で示されるカプラー母核の骨格が記載され、各一般式に共通する離脱基のＺについてＺＨの具体例が記載されている文献として、甲第９号証（審判甲第７号証）を含む１１の文献が引用されている。そして、甲第９号証には、アルコキシカルボニル基で置換した縮合していないトリアゾール化合物A及びEが記載されている（このうち、審決は、化合物Ｅにのみ言及している。）。
しかし、甲第８号証には、トリアゾールのカルボン酸メチルエステルを離脱する具体的なカプラーについては全く記載がなく、「カプラーの活性位より離脱したときは現像抑制作用を有する化合物となり、それが発色現像液中に流れ出した後は、実質的に現像抑制作用を有しない化合物に分解される性質をもつ基」を有するカプラーについても、このような加水分解型ＤＩＲカプラーを使用することにより奏される効果についても、これを開示ないし示唆する記載はない。よって、原告の主張は全く理由がない。


（３）　甲第１０号証（審判甲第９号証）記載の発明について甲第１０号証（審判甲第９号証）には、ＤＩＲカプラーとして一般式（Ⅰ）で示されるものが記載され、具体例として、化合物８（イエローカプラー）が記載されている。原告は、この一般式（Ⅰ）において、Ｒ１、R３及びR４が水素原子であり、R２がアルコキシカルボニル基であるものの離脱基は、本件訂正後の発明の一般式
〔Ⅰ〕における離脱基の部分構造
Z－(CH２)　d－COO－Y
のZが、２－ベンゾトリアゾリル基、d＝０、L２が「－CO－O－」、Yがアルキル基である場合に該当し、当業者の常識からすると、このアルコキシカルボニル基は置換又は無置換アルコキシカルボニル基を意味し、当然、置換基を有するものも含むものである旨主張している。
しかしながら、「アルコキシカルボニル基が置換又は無置換アルコキシカルボニル基を意味し、当然、置換基を有するものも含む」という常識は存在しないし、甲第１０号証にR２がアルコキシカルボニル基であるものとして唯一具体的に開示された化合物８は、無置換アルキル基を有するものである。一方、本件訂正後の発明の特許請求の範囲には、そのただし書きにおいて、「Z－L２－Yがアルキルオキシカルボニル（＝アルコキシカルボニル）基で置換されたベンゾトリアゾリル基である場合は、このアルキル基は特定の置換基で置換されたものである」として無置換アルキルオキシカルボニル基で置換されたベンゾトリアゾリル基を明瞭に除外しており、甲第１０号証記載の化合物は本件訂正後の発明の範囲に含まれないものである。また、甲第１０号証には、本件訂正後の発明の特定の化学構造を有するカプラーについては全く記載がなく、「カプラーの活性位より離脱したときは現像抑制作用を有する化合物となり、それが発色現像液中に流れ出した後は、実質的に現像抑制作用を有しない化合物に分解される性質をもつ基」を有するカプラーについても、このような加水分解型ＤＩＲカプラーを使用することにより奏される効果についても、これを開示ないし示唆する記載はない。
よって、原告の主張は全く理由がない。
（４）　甲第１１号証（審判甲第１０号証）記載の発明について甲第１１号証に記載されているカプラーはメインカプラーであって、本件発明のようなＤＩＲカプラーではない。
甲第１１号証記載の発明の課題（目的）は、ピバロイルアセトアニリド系の（イエローの）メインカプラーを開発することであり、発明の課題（目的）としてＤＩＲカプラーを開発することは、全く記載も示唆もされていない。甲第１１号証の２５欄の表６及び２６欄の表７の特性試験結果から、カプラー５をはじめとする同号証記載のカプラーは、高い最高発色濃度（Dmax）を示すことが明らかであり、このことは同号証記載のカプラーがメインカプラーとして機能し、ＤＩＲカプラーとしては機能しないことを明瞭に示している。そして、甲第８号証（審判甲第２号証）に記載されているのは芳香族環が縮合したアゾール類（１－ベンゾトリアゾール、１－ベンズイミダゾール、１－インダゾール、プリン）であって、1,2,4－トリアゾールの記載はない。さらに、甲第１６号証（審判参考資料８）にも芳香族環が縮合していないトリアゾール環に現像抑制作用があることは記載されていない。
また、甲第１１号証には、本件訂正後の発明の特定の化学構造を有し、「カプラーの活性位より離脱したときは現像抑制作用を有する化合物となり、それが発色現像液中に流れ出した後は、実質的に現像抑制作用を有しない化合物に分解される性質をもつ基」を有するカプラーについても、このような加水分解型ＤＩＲカプラーを使用することにより奏される効果についても、これを開示ないし示唆する記載はない。
よって、原告の主張は全く理由がない。
（５）　甲第１２号証（審判甲第１１号証）記載の発明について甲第１２号証（審判甲第１１号証）に記載されているカプラーもメインカプラーであって、本件発明のようなＤＩＲカプラーではない。
甲第１２号証記載のカプラーは色素形成２当量カプラーであり、これはメインカプラーとして機能し、ＤＩＲカプラーとしては機能しないものである。同号証２頁左上欄下から３行ないし左下欄６行には、「ＤＩＲカプラーは一般に最大発色濃度あるいは階調の低下をともなう。・・・本発明のカプラーは色カブリやステインを与えることなく高い感度、階調および最高感度を与えることができ、しかも比較的短時間の処理でも充分な最高感度を与えることができる。」と記載されており、この記載は、甲第１２号証記載の発明が、ＤＩＲカプラーではなく、メインカプラーを開発することを意図したものであることを明瞭に示している。また、甲第８号証及び甲第１６号証にトリアゾール環に現像抑制作用があるとの記載がないことは前記のとおりである。
また、甲第１２号証には、本件訂正後の発明の特定の化学構造を有し、「カプラーの活性位より離脱したときは現像抑制作用を有する化合物となり、それが発色現像液中に流れ出した後は、実質的に現像抑制作用を有しない化合物に分解される性質をもつ基」を有するカプラーについても、このような加水分解型ＤＩＲカプラーを使用することにより奏される効果についても、これを開示ないし示唆する記載はない。
よって、原告の主張は全く理由がない。
３　取消事由４（進歩性の判断の誤り）に対して
（１）　原告は、甲第７、８号証及び甲第１０ないし１２号証には、本件訂正後の発明の一般式〔Ⅰ〕のA、Z、L２－Yに該当する基をそれぞれ選択肢として具体的名称で示した現像抑制剤放出型カプラーが記載されているから、当業者がそれらの選択肢の中から本件発明の一般式〔Ⅰ〕に該当する化合物となるものを選ぶことに格別の困難はなく、本件発明の一般式〔Ⅰ〕に化学構造上包含される化合物が、発色現像液中で実質的に現像抑制作用を有しない化合物に分解されることも当然であるから、本件訂正後の発明は、上記各甲号証から当業者が容易に想到し得たものである旨主張している。
（２）　しかしながら、これらの証拠には、本件訂正後の発明の特定の化学構造を有するカプラーについては全く記載がなく、「カプラーの活性位より離脱したときは現像抑制作用を有する化合物となり、それが発色現像液中に流れ出した後は、実質的に現像抑制作用を有しない化合物に分解される性質をもつ基」を有するカプラーについても、このような加水分解型ＤＩＲカプラーを使用することにより奏される効果についても、これを開示ないし示唆する記載はない。よって、本件発明が上記各甲号証から当業者が容易に想到し得るものであるとの原告の主張は全く理由がない。


４　取消事由５（記載不備）に対して
原告は、本件訂正後の発明の特許請求の範囲の記載は、カプラーが機能的に表現されているために発明を特定するに足りる記載ではなく、明細書の開示も不十分である旨主張している。
しかしながら、本件訂正後の発明のカプラーは、「カプラーの活性位より離脱したときは現像抑制作用を有する化合物となり、それが発色現像液中に流れ出した後は、実質的に現像抑制作用を有しない化合物に分解される性質をもつ基」を有するカプラーであり、機能的に表現されているとしても、その意味する技術内容は明瞭であり、発明を特定するための表現として十分なものである。本件訂正後の発明は、甲第６号証（本件公告公報）の４欄４行ないし２４行に記載の課題を解決するために、上記構成のカプラーを使用することを特徴とするものであり、これにより、甲第６号証の６欄１２行ないし２７行に記載の作用効果を奏するものである。
したがって、本件訂正後の明細書には、原告が主張するような記載不備はない。
理　　　　由
１　取消事由１（新規事項の追加）及び２（特許請求の範囲の実質的拡張又は変更）について
（１）　原告は、本件訂正審決によって認容された訂正は、下記の①ないし③の内容を含むところ、これらの訂正のうち、①は、特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものであり、②及び③は、特許請求の範囲を実質的に変更するとともに、新規事項を追加するものである旨主張している。
①　「実質的に写真性に影響を与えない化合物」を「実質的に現像抑制作用を有しない化合物」に訂正すること。
②　一般式〔Ⅰ〕について、Ｚ（現像抑制作用を表す化合物の基本部分）を「２価のヘテロ環基又はヘテロ環チオ基より選ばれたもの」に限定すること③　一般式〔Ⅰ〕について、Ｌ２（現像液において開裂する化学結合を含む基）を
Ｚ及びＹとともに以下の部分構造：
－Ｚ－（ＣＨ２）ｄ－ＣＯＯ－Ｙ　又は
－Ｚ－Ｐｈｅ－（ＣＨ２）ｄ－ＣＯＯ－Ｙ（Ｐｈｅはベンゼン環を表す。）を示すものに限定すること。
（２）　訂正事項①が「特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更」に該当すると
の原告の主張（取消事由２）について
ア　甲第６号証（本件発明の公告公報）及び甲第５号証（特許法６４条及び１７条の３の規定による補正の掲載の公報）によれば、本件訂正前の明細書には、前記「事実」欄の第２の２の（１）に記載の本件訂正前の発明の特許請求の範囲の記載があるほかに、「発明の詳細な説明」として、次の各記載があることが認められる。
（ア）　「本発明は写真用カプラー、特に現像薬の酸化生成物と反応して現像抑制剤を放出しうる新規なＤＩＲカプラー(DevelopmentInhibitorReleasingCoupler)を含むカラー写真感光材料に関するものである。」（甲第６号証の２欄１８行ないし３欄２行）
（イ）　「ＤＩＲカプラーは・・・周知のごとく、エッジ効果による色像の鮮鋭度の向上、重層効果による色再現性の向上などの目的のために用いられる。」（同３欄４４行ないし４欄３行）
（ウ）　「公知のＤＩＲカプラーは、ある程度の性能を有してはいるが、性能的にさらに改良することが望まれていた。とくに公知のＤＩＲカプラーでは、発色現像時に放出される現像抑制剤が感光材料より処理液中に拡散すると処理液中に蓄積される結果、処理液が現像抑制作用を示すという欠陥があった。大量の感材を連続的に処理する方法、すなわち商業的に普通行われる処理方法では、常に一定の階調を得ることが困難であり、ＤＩＲカプラーより放出される現像抑制剤による処理液汚染は重大な問題であった。」（同４欄４行ないし１４行）（エ）　「この問題を解決するため、以前より便宜的な対策が行われていたがいずれも欠点があり、根本的な解決策は知られていない。たとえば、ＤＩＲカプラーの使用量を制限するという方法、発色現像処理液を頻繁に新しいものと取り換える方法、あるいはあらたに微粒子乳剤層を感材に設け、感光層より流出する現像抑制剤を捕獲する方法などである。これらの方法はＤＩＲカプラーによる写真性改良を小さくする、またはコストの大幅な増加を伴うなどの欠点があった。」
（同４欄１５行ないし２４行）
（オ）　「本発明のＤＩＲカプラーは前記の問題を根本的に改良するものである。すなわち、本発明の目的は・・・新規なＤＩＲカプラーを使用することにより、色画像の鮮鋭度に優れ・・・色再現性に優れ・・・発色現像液を汚染せず、連続的に発色現像液を再使用する処理方法に適したカラー写真感光材料を提供することにある。」（同４欄２５行ないし３６行）
（カ）　「本発明のこれらの目的は、以下に述べるハロゲン化銀カラー感光材料によって達成された。
即ち、本発明は、発色現像反応によってイエロー、マゼンタ、又はシアンの色素を形成するとともに、カプラーの活性位より離脱されたときは現像抑制性を有する化合物となり、それが発色現像液中に流れ出した後は、実質的に写真性に影響を与えない化合物に分解される性質をもつ基をカップリング活性位に有する、下記一般式〔Ⅰ〕で表わされるカプラーを含むハロゲン化銀乳剤層を支持体上に有することを特徴とするハロゲン化銀カラー感光材料である。
一般式〔Ⅰ〕
Ａ－（Ｌ１）ａ－Ｚ－（Ｌ２－Ｙ）ｂ


式中、Ａは、現像主薬酸化体と反応して、（Ｌ１）ａ－Ｚ－（Ｌ２－Ｙ）ｂを放出するとともに、イエロー、マゼンタ、またはシアンの色素を形成するカプラー成分を表し、Ｌ１は（Ｌ１）ａ－Ｚ－（Ｌ２－Ｙ）ｂとして放出された後、ただちにＺとの結合が開裂する基を表し、Ｚは現像抑制作用を表す化合物の基本部分を表し、カプラーのカップリング位と直接（ａ＝０のとき）または連結基のＬ１を介して（ａ＝１のとき）結合され、Ｙは連結基Ｌ２を介してＺと結合し、Ｚの現像抑制作用を発現させる置換基を表し、Ｌ２は現像液において開裂する化学結合を含む基であり、－ＣＯＯ－、－ＮＨＣＯＯ－、－ＳＯ２Ｏ－、－ＯＣＨ２ＣＨ２ＳＯ２－、－ＯＣＯＯ－または－ＮＨＣＯＣＯＯ－を含む連結基を表し、ａは０又は１を表し、ｂは１または２を表し、ｂが２のとき２つのＬ２－Ｙは同じまたは異なる基を表す。」
（甲第５号証の【手続補正書】の「２」項）
（キ）　「一般式〔Ⅰ〕により表わされる化合物は発色現像薬の酸化生成物とカップリングした後、－Ｚ－（Ｌ２－Ｙ）ｂまたは－Ｌ１－Ｚ－（Ｌ２－Ｙ）ｂを放出する。後者はただちにＬ１がはずれ－Ｚ－（Ｌ２－Ｙ）ｂとなる。－Ｚ－（Ｌ２－Ｙ）ｂは現像抑制作用を示しながら感光層を拡散し、一部発色現像処理液に流失する。処理液中に流失した－Ｚ－（Ｌ２Ｙ）はＬ２に含まれる化学結合部分において速やかに分解し、すなわちＺとＹの連結が切断されて現像抑制性の小さいＺに水溶性基のついた化合物が現像液中に残ることになり現像抑制作用は実質的に消失する。」（甲第６号証の６欄１２行ないし２３行）
（ク）　「結局、処理液中に、現像抑制性をもつ化合物は蓄積されず、処理液を繰り返し再利用することが可能となるばかりでなく、感光材料中に充分な量のＤＩＲカプラーを含ませることが可能となった。」（同６欄２４行ないし２７行）
イ　上記アの本件訂正前の明細書の各記載によれば、本件訂正前の発明は、ＤＩＲ（現像抑制剤放出型）カプラーから放出される「現像抑制剤」が、その本来の機能である「現像抑制作用」を感光材料中において発揮した後、処理液中に流れ出てその本来の機能を保持したまま蓄積する結果、その後現像される感光材料に対して有害な「現像抑制作用」を示す、との問題点を解決することを目的ないし課題とするものであり、その解決のために、（Ａ）「カプラーの活性位より離脱されたときは現像抑制作用を有する」化合物となり、（Ｂ）「発色現像液中に流れ出した後は、実質的に写真性に影響を与えない化合物に分解される」、との性質をもつ基（離脱基）をカップリング活性位に有する一般式〔Ⅰ〕で表わされるＤＩＲ（現像抑制剤放出型）カプラーを使用するものであること、換言すれば、ＤＩＲ（現像抑制剤放出型）カプラーとして、一般式〔Ⅰ〕で表わされ、（Ｂ）「発色現像液中に流れ出した後は、実質的に写真性に影響を与えない化合物に分解される」との性質を有する「現像抑制剤」を放出するものを使用するとの構成を採用したものであることが認められる。
そして、本件訂正前の発明において、一般式〔Ⅰ〕で表されるカプラーから放出された「現像抑制剤」が（Ｂ）「発色現像液中に流れ出した後は、実質的に写真性に影響を与えない化合物に分解される」とは、当該「現像抑制剤」が、その分解によって本来の機能である現像抑制作用を実質的に失うことを意味することは、上記明細書の記載内容から認められる本件訂正前の発明の目的ないし課題とそのために採られた構成の内容に照らして、明らかである。
そうすると、この訂正前の発明に規定された（Ｂ）「発色現像液中に流れ出した後は、実質的に写真性に影響を与えない化合物に分解される」との要件と、本件訂正後の発明に規定される「実質的に現像抑制作用を有しない化合物に分解される」との要件には、実質的な差異は存在しないことが明細書の記載上明らかであると認められるから、訂正事項①は、本件訂正前の発明の特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものということはできない。
したがって、これと同旨の審決の判断は相当であり、原告が訂正事項①について特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものであるとする取消事由２の主張は、理由がない。
（３）　訂正事項②及び③が「新規事項の追加」に当たるとの原告の主張（取消事由１）について
ア　訂正事項②について


（ア）　甲第６号証によれば、本件訂正前の明細書には、一般式［Ｉ］の化合物の「Ｚ」について、「Ｚで表される現像抑制剤の基本部分としては、二価のヘテロ環基又はヘテロ環チオ基があり、たとえば次に示す例が挙げられる。・・・・（１１個の具体的な一般式）」（甲第６号証の７欄１８行ないし８欄３６行）との記載があること、及び本件訂正前の明細書の全体をみても、Ｚについて一般化された定義は、上記の箇所以外には記載されていないことが認められる。また、本件訂正前の明細書（甲第６号証）において、本件訂正前の発明に含まれるものとして、上記のとおり具体的に例示された１１個の一般式、同じく甲第６号証の１３欄ないし１５欄に記載された一般式、及び同１１頁（２１、２２欄）から２１頁（４１、４２欄）にかけて記載された（１）ないし（４３）の具体的な化合物（ただし、（４）、（２７）、（４２）の化合物は、甲第５号証（補正掲載の公報）で削除されている。）のいずれをみても、これらはすべて、「二価のヘテロ環基又はヘテロ環チオ基」の概念に包含されるものであることが明らかである。（イ）　上記（ア）の本件訂正前の明細書の記載内容によれば、訂正事項②は、Ｚの定義として、本件訂正前の明細書に記載された下位概念を新たに上位概念として定めて特許請求の範囲に加えたものではないし、一般化された定義として記載された複数のものの中から選択したものでもなく、単に、本件訂正前の明細書に、Ｚの説明として唯一記載されていた一般化された定義を、そのまま特許請求の範囲に加えて更に限定したものにすぎないものと認められるのであるから、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてされたものであるというべきであり、新規事項に該当しないことは明らかである。
したがって、原告の取消事由１の主張は、理由がない。（ウ）　なお、原告は、審決が指摘する１１例の化学式は、本件訂正前の一般式［Ｉ］におけるＺの例としての２価のヘテロ環基又はヘテロ環チオ基を示すにとどまるものであり、Ａ，Ｌ２，Ｙが限定された訂正後の一般式［Ｉ］におけるＺが「２価のヘテロ環基又はヘテロ環チオ基」でなければならないことは、本件訂正前の明細書には示されていない旨主張している。
しかしながら、上記（ア）のとおり、本件訂正前の明細書には、Ｚの一般化された定義としては、Ａ、Ｌ２、Ｙの種類にかかわらず、唯一「２価のヘテロ環基又はヘテロ環チオ基」と記載されていると認められるのであるから、原告の上記主張は、失当である。
イ　訂正事項③について
（ア）　甲第６号証によれば、本件訂正前の明細書に、一般式［Ｉ］の化合物の「Ｌ２」について、「Ｌ２で表される連結基としては、たとえば次に示す例が好ましい。・・・（８つの具体的な一般式）」（１０欄１６行ないし４０行）との記載があることが認められ、Ｚ及びＹとともに示すものとして、Ｌ２で表される連結基について、部分構造「－Ｚ－（ＣＨ２）ｄ－ＣＯＯ－Ｙ」及び「－Ｚ－Ｐｈｅ－（ＣＨ２）ｄ－ＣＯＯ－Ｙ」の一般式が明記されていることは、原告において争わないところである。
したがって、本件訂正③は、本件訂正前の明細書に明記された上記（ア）の８つの具体的な一般式のうち、「－Ｚ－（ＣＨ２）ｄ－ＣＯＯ－Ｙ」及び「－Ｚ－Ｐｈｅ－（ＣＨ２）ｄ－ＣＯＯ－Ｙ」の一般式を選択して、本件訂正後の発明の特許請求の範囲に定めたこととなる。


（イ）　また、甲第６号証によれば、本件訂正前の明細書には、上記（ア）のとおり、Ｌ２で表される連結基について、部分構造「－Ｚ－（ＣＨ２）ｄ－ＣＯＯ－Ｙ」及び「－Ｚ－Ｐｈｅ－（ＣＨ２）ｄ－ＣＯＯ－Ｙ」の一般式が明記されているほかに、一般式［Ｉ］に該当する具体的な化合物について、合成例（１）～（６）が記載され、それぞれ、例示カプラー（１４）、（１６）、（２７）、（２９）、（３７）、（４０）が合成されていることが記載されており（４４欄ないし４９欄）、当該各例示カプラーの構造式について１４頁ないし２０頁に記載されていること（ただし、（２７）の構造式は、甲第５号証（補正掲載の公報）で削除されている。）、さらに、実施例として、化合物（１６）、（３８）、（１８）、（１５）を用いたものが記載され（５２欄ないし６０欄）、当該各化合物の構造式について１４頁ないし２０頁に記載されていることが認められる。そして、上記のとおり本件訂正前の明細書に合成例あるいは実施例として記載されたカプラーのうち、（１４）、（１６）、（４０）、（３８）、（１８）、（１５）は、二価のヘテロ環基にＣＯＯ基が結合していることから、上記（ア）の８つの具体的な一般式のうち「－Ｚ－（ＣＨ２）ｄ－ＣＯＯ－Ｙ」の一般式を具体化したものであり、（２９）は、二価のヘテロ環基にベンゼン環を介してＣＯＯ基が結合していることから、上記（ア）の８つの具体的な一般式のうち「－Ｚ－Ｐｈｅ－（ＣＨ２）ｄ－ＣＯＯ－Ｙ」の一般式を具体化したものであることは明らかである。（ウ）　上記（ア）、（イ）によれば、訂正事項③は、本件訂正前の特許請求の範囲におけるＬ２の定義を、本件訂正前の明細書において、合成例ないし実施例として具体的に記載されていた化合物の部分構造について、これらを一般化した式として明記されていた「－Ｚ－（ＣＨ２）ｄ－ＣＯＯ－Ｙ」及び「－Ｚ－Ｐｈｅ－（ＣＨ２）ｄ－ＣＯＯ－Ｙ」に、更に限定して定めるものであると認められるから、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてされたものであると解するのが相当であり、新規事項に該当するとは認めることはできない。したがって、原告の取消事由１の主張は、理由がない。（エ）　なお、原告は、本件訂正前の明細書には、本件訂正後の特許請求の範囲で特定されたＺの側から－ＣＯＯ－であるもの、すなわち、構造的にも機能的にも－ＯＣＯ－とは区別されるものとしての－ＣＯＯ－が明記されているとはいえないこと、審決の指摘する実施例及び合成例に記載された例示カプラー化合物のＺで表される部分は、ベンゾトリアソリル基（例示化合物（１４）、（１５）、（１６）、（１８）、（４０））、テトラゾリルチオ基（例示化合物（２９））だけであり、Ｙに相当するものは、置換基を有するアルキル基とアリール基に限られているから、Ｚ及びＹとともに示されるＬ２の部分構造として、（ａ）ベンゾトリアソリル基－ＣＯＯ－置換アルキル又はアリール基、（ｂ）テトラゾリルチオ基－Ｐｈｅ－ＣＯＯ－置換アルキル又はアリール基が本件訂正前の明細書に記載されているということはできても、これより上位の概念で表されるＺ（２価のヘテロ環基又はヘテロ環チオ基）及びＹ（各種のものを含む）とともに示されるＬ２の部分構造「Ｚ－（ＣＨ２）ｄ－ＣＯＯ－Ｙ」及び「Ｚ－Ｐｈｅ－（ＣＨ２）ｄ－ＣＯＯ－Ｙ」が記載されているとはいえない旨主張している。
しかしながら、上記判示のとおり、本件訂正前の明細書には、本件訂正後のＬ２の定義に相当する一般式が明記されていることは明らかであるところ、審決は、その一般式に含まれる合成例及び実施例の記載だけではなく、当該一般式の記載と合成例及び実施例の具体的な化合物の記載とを総合的に判断した結果、本件訂正後のＬ２に相当する式は本件訂正前の明細書に記載されていた事項の範囲内のものであると結論づけており、その審決の判断に特段の誤りはないものと認められるから、原告の上記批判は当たらないものというべきである。
さらに、原告は、化合物の例示も実施例も存在しない組合せが訂正前の明細書中に概念として存在していたといえるのかという点を問題にしている。しかしながら、本件訂正後のＺ及びＬ２の定義について、本件訂正前の明細書に明確に記載されており、また、その定義に該当する具体例も記載されていたことは、前判示のとおりであって、本件訂正前の明細書には、本件訂正後の発明に係る技術的思想が示されていたと優に認めることができるから、原告の上記主張は失当である。
（４）　訂正事項②及び③が「特許請求の範囲の実質的変更又は拡張」に当たる
との原告の主張（取消事由２）について
ア　原告は、被告が、訂正後の一般式〔Ⅰ〕で定義されるＺ、Ｌ２及びＹを組み合わせたものは、ベストモード（いわゆるスーパーＤＩＲカプラー）であって、他の組合せでは得られない格別優れた作用効果を奏するものである旨主張することを根拠に、本件訂正事項②及び③は、本件訂正前には広範な選択肢の組合せからなる一群のカプラーを区別することなくすべて同等・同列のものとしていた訂正前の発明の技術思想を、特定のＺ、Ｌ２及びＹを組み合わせたものだけが優れているという、別の技術思想に変更するものであるから、特許請求の範囲の実質的な変更に該当する旨主張している。
甲第５、第６号証によれば、本件訂正前の明細書には、本件訂正後の一般式〔Ⅰ〕で定義されるカプラーが、本件訂正前の一般式〔Ⅰ〕に含まれるその他のカプラーより特性に優れる旨の記載は存在しないことが認められる。そうすると、原告が指摘している、本件訂正がいわゆるベストモードに限定することによって他の組合せでは得られない格別優れた作用効果を奏するものであるとの被告の主張自体は、明細書の記載に基づかないものであって採用することができないものといわざるを得ない。


イ　そして、前記（３）に判示したところによれば、本件訂正は、本件訂正前の明細書に記載されていた事項の範囲内で、特許請求の範囲を減縮したものと認められるところ、上記アのとおり、この減縮によって、本件訂正前の発明に比べ、本件訂正前の明細書に記載されていなかったような格別に優れた作用効果を奏する発明が新たに構成されたものということはできないから、本件訂正の前後の発明の技術思想が異なるものであるとすることはできない。したがって、訂正事項②及び③について、特許請求の範囲の実質的変更又は拡張に当たるということはできず、原告の取消事由２の主張も理由がない。
２　取消事由３（新規性の判断の誤り）について
（１）　本件訂正前の発明に関する前記１の（２）の認定事実及び甲第３号証（本件訂正明細書）によれば、本件訂正後の発明は、ＤＩＲ（現像抑制剤放出型）カプラーから放出される「現像抑制剤」が、その本来の機能である「現像抑制作用」を感光材料中において発揮した後、処理液中に流れ出てその本来の機能を保持したまま蓄積する結果、その後現像される感光材料に対して有害な「現像抑制作用」を示す、との問題点を解決することを目的ないし課題とするものであり、その
解決のため、
（Ａ）「カプラーの活性位より離脱されたときは現像抑制作用を有する」化合物と
なり、
（Ｂ）「発色現像液中に流れ出した後は、実質的に現像抑制作用を有しない化合物
に分解される」
との性質をもつ基（離脱基）をカップリング活性位に有することを必須の要件として規定し（この要件について、審決は、「カップリング活性位に特定の機能性基を含有することの要件」（審決書４５頁１、２行）と呼んでいる。）、その要件を充たす一般式〔Ⅰ〕で表わされるＤＩＲ（現像抑制剤放出型）カプラーを使用するという構成を採用したものであると認められる。
したがって、本件訂正後の発明で使用されるＤＩＲ（現像抑制剤放出型）カプラーは、単にその化学構造が一般式〔Ⅰ〕に該当することのみを要件とするのではなく、上記（Ａ）及び（Ｂ）の両者を充たすことをも要件とするものである（以下、それぞれ「要件（Ａ）」、「要件（Ｂ）」という。）。（２）　原告は、本件訂正後の発明は、甲第７号証（審判甲第１号証）、甲第８号証（審判第２号証）、甲第１０号証（審判第９号証）、甲第１１号証（審判第１０号証）及び甲第１２号証（審判第１１号証）に記載された発明であると主張している。
しかしながら、原告が引用するこれらの各証拠を精査しても、そのいずれにも、本件訂正後の発明の要件（Ｂ）の構成、すなわち、「発色現像液中に流れ出した後は、実質的に現像抑制作用を有しない化合物に分解される」との構成を充たすことについて、全く明示されていないばかりか、この構成を充たすことを示唆する記載も見い出すことができない。
したがって、原告の引用する上記の甲各号証には、要件（Ｂ）の構成について開示されていると認めることはできず、本件訂正後の発明が上記の甲各号証に記載された発明と同一であるとすることはできない。
よって、これと同旨の審決の判断は相当であって、原告の上記の主張は、この点において、明らかに失当であるというべきである。
なお、原告の主張に鑑み、以下の（３）ないし（７）において、原告が引用する上記の甲各号証につき、本件訂正後の発明のその余の構成の開示の有無を含めて判断を加える。
（３）　甲第７号証（審判甲第１号証）について
ア　甲第７号証（米国特許第４，０１５，９８８号明細書）には、ハロゲン化銀カラー感光材料が記載され、この感光材料は原告主張のとおりの一般式（Ⅳ）で表されるＩＣＣカプラー（現像抑制剤放出型カプラーの一種）を含むものであることが認められる。
イ　原告は、原告主張の一般式（Ⅳ）において、Ｚ１からＺ４の３個が水素原子で、１個がアルコキシカルボニル基（そのアルキル基が各種の置換基で置換されたもの）、又はアリールオキシカルボニル基であるものは、本件訂正後の発明の一般式〔Ⅰ〕に包含されるから、この場合において甲第７号証に記載された発明と本件訂正後の発明は、同一である旨主張している。
確かに、甲第７号証には、一般式（Ⅳ）のＺ１ないしＺ４の定義として、「Ｚ１からＺ４は、同じであっても異なっていてもよく、それぞれ水素原子、・・・ハロゲン原子、あるいは、たとえばニトロ基、シアノ基、チオシアノ基、ヒドロキシ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アシルオキシ基、アルキル基、アルケニル基、アリール基、アミノ基、カルボキシ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、カルバモイル基、アシルアミノ基、イミド基、イミノ基、スルホ基、アルキルスルホニル基、アリールスルホニル基、アルコキシスルホニル基、アリールオキシスルホニル基、スルファモイル基、スルホンアミド基、ウレイド基、チオウレイド基、複素環基等・・・を表わす。」（９欄６５行ないし１０欄１２行、訳文３頁下から１０ないし１行。下線は判決）と記載され、これによれば、一般式（Ⅳ）のＺ１からＺ４が原告主張のようなものである場合には、一般式（Ⅳ）は、本件訂正後の発明の一般式〔Ⅰ〕に該当するものと認められる。しかしながら、甲第７号証に記載された発明と本件訂正後の発明が同一であるというためには、甲第７号証に記載されたカプラーの一般式に含まれる化合物が本件訂正後の発明の一般式〔Ⅰ〕に該当するだけでは足りず、さらに、甲第７号証中に示されたカプラーが、本件訂正後の発明における要件（Ｂ）の構成を充たすことを要するところ、甲第７号証を精査しても、要件（Ｂ）の構成を充たすカプラーは、一例も具体的に記載されておらず、その構成を充たすことを明示又は示唆する記載はなく、要件（Ｂ）の構成について何ら開示されていないものと認められる。したがって、これと同旨の審決の判断は相当であり、原告の主張は、採用することができない。
（４）　甲第８号証（審判甲第２号証）について


ア　原告は、甲第８号証（特開昭４９－１２２３３５号公報）には、現像抑制性を有する化合物を離脱基として放出するＤＩＲカプラーを使用した写真感光材料が開示されるとともに、該ＤＩＲカプラーに含まれ得る離脱基の例を記載した文献として甲第９号証（英国特許第１，０３１，２６２号明細書）が示されているところ、甲第８号証記載のカプラーの離脱基として、甲第９号証記載の化合物Ａ又はＥを採用したものは、本件訂正後の発明の一般式〔Ｉ〕のカプラーと化学構造の点で区別することができず、同一である旨主張している。イ　しかしながら、これらの証拠には、本件訂正後の発明の一般式〔Ｉ〕に該当するカプラーについて、一例も具体的に記載されていないことが認められ、また、要件（Ｂ）の構成を充たすカプラーについては、何ら記載されておらず、その構成を充たすことを明示又は示唆する記載はなく、要件（Ｂ）の構成について何ら開示されていないものと認められる。
したがって、甲第８号証に記載された発明と、本件訂正後の発明とが同一であると認めることはできず、原告の主張は、採用することができない。
（５）　甲第１０号証（審判甲第９号証）について
ア　原告は、甲第１０号証（特公昭４７－８７５０号公報）に記載されたＤＩＲカプラーを含むハロゲン化銀カラー感光材料において、一般式（Ⅰ）で表されるカプラーの一般式（Ⅰ）のＲ１、Ｒ３及びＲ４が水素原子であり、Ｒ２がアルコキシカルボニル基であるものは、本件訂正後の発明の一般式〔Ⅰ〕に該当し、したがって、甲第１０号証に記載された発明と本件訂正後の発明は、同一である旨主張している。
イ　しかしながら、甲第１０号証には、本件訂正後の発明の一般式〔Ｉ〕に該当するカプラーについて、具体的な記載がないことが認められ、また、要件（Ｂ）の構成を充たすカプラーについては、何ら記載されておらず、その構成を充たすことを明示又は示唆する記載はなく、要件（Ｂ）の構成について何ら開示されていないものと認められる。
したがって、甲第１０号証に記載された発明と、本件訂正後の発明とが同一であると認めることはできず、原告の主張は、採用することができない。
（６）　甲第１１号証（審判甲第１０号証）について
ア　原告は、甲第１１号証（米国特許第４，１８２，６３０号明細書）には、ハロゲン化銀カラー感光材料が記載され、該感光材料に含まれるカプラーの例として記載されている化合物３、４、５、２１及び４３は、化学構造上、本件発明の一般式〔Ｉ〕の化合物に包含されるから、甲第１１号証に記載された発明と、本件訂正後の発明は同一である旨主張している。
イ　しかしながら、前判示のとおり、本件訂正後の発明で使用されるＤＩＲ（現像抑制剤放出型）カプラーは、単にその化学構造が一般式〔Ⅰ〕に該当することのみを要件とするのではなく、要件（Ａ）及び（Ｂ）の両者を充たすことをも要件とするものである。
ところが、甲第１１号証の記載を精査しても、化合物３、４、５、２１又は４３が、上記要件（Ａ）及び（Ｂ）の両者の構成をそれぞれ充たすことについて、明示又は示唆する記載を見い出すことができない。
したがって、甲第１１号証記載の発明と、本件訂正後の発明が同一であるということはできず、原告の主張は、採用することができない。ウ　なお、原告は、本件訂正後の発明の一般式〔Ⅰ〕に含まれるトリアゾール環が現像抑制作用を有することは甲第８号証、第１５号証及び第１６号証の記載から明らかであるから、化合物３、４、５、２１及び４３も要件（Ａ）を満たすことは明らかである旨主張している。
しかしながら、甲第８号証、第１５号証及び第１６号証には、一般論として、種々のトリアゾール環を含む離脱基が現像抑制作用を有する可能性があることを開示するにすぎず、化合物３、４、５、２１及び４３が具体的に要件（Ａ）を充たすことを明らかにする記載はなく、かえって、甲第１１号証の第６表（２５欄）、第７表（２６欄）によれば、同号証記載のカプラーは、高い最高発色濃度を示すことが明らかであり、したがって、現像を抑制しないことこと、すなわち、要件（Ａ）を充たさないことが示唆されているのであって、他に、化合物３、４、５、２１及び４３から離脱する基が現像抑制作用を示すものと認めるに足りる証拠はない。したがって、原告の上記主張は、失当である。
（７）　甲第１２号証（審判甲第１１号証）について
ア　原告は、甲第１２号証（特開昭５２－５８９２２号公報）に記載の番号（１４）及び（１５）のカプラーは、トリアゾール環に－ＣＯＯＣ２Ｈ２が結合した離脱基を含み、化学構造上、本件発明の一般式〔Ｉ〕の化合物に包含されるから、甲第１２号証記載の発明と本件訂正後の発明は、同一である旨主張している。イ　しかしながら、甲第１２号証には、番号（１４）及び（１５）のカプラーが、本件訂正後の発明のＤＩＲ（現像抑制剤放出型）カプラーの要件（Ａ）及び（Ｂ）を充たすことを明らかにする記載はなく、このことを示唆する記載も認めることができない。
かえって、甲第１２号証には、「・・・エッヂ効果による色像の鮮鋭度向上や・・・色補正効果を目的とした現像抑制剤放出型カプラー、いわゆるＤＩＲカプラーが知られている。しかし、ＤＩＲカプラーは一般に最大発色濃度あるいは階調の低下をともなう。・・・本発明のカプラーは色カブリやステインを与えることなく高い感度、階調および最高感度を与えることができ、しかも比較的短時間の処理でも充分な最高感度を与えることができる。」（２頁左上欄下から３行ないし左下欄５行）と記載されており、甲第１２号証に記載のカプラーは、通常のカプラーであって、ＤＩＲカプラーではない旨記載されていることが認められる。したがって、原告の主張は、採用することができない。
３　取消事由４（進歩性の判断の誤り）について
（１）　原告は、本件訂正後の発明は、甲第７号証（審判甲第１号証）、甲第８号証（審判第２号証）、甲第１０号証（審判第９号証）、甲第１１号証（審判第１０号証）及び甲第１２号証（審判第１１号証）から推考容易な発明である旨主張している。


（２）　しかしながら、上記２に判示したように、これらの証拠のいずれにも、本件訂正後の発明の要件（Ｂ）、すなわち、「発色現像液中に流れ出した後は、実質的に現像抑制作用を有しない化合物に分解される」との性質を持つ離脱基をカップリング位置に有するＤＩＲ（現像抑制剤放出型）カプラーを使用するとの構成は、全く開示されておらず、また、この構成に係る技術思想を示唆する記載もない。
また、これら証拠の一部には、本件訂正後の発明に使用されるＤＩＲカプラーの一般式〔Ⅰ〕の定義に包含されるもの、あるいは、その上位概念に当たるもの等が記載されていることは認められるものの、それらの記載から、当業者が要件（Ｂ）の構成ないしその構成に係る技術的思想を容易に抽出し得ると認めるに足りる証拠もない。
したがって、当業者にとって、これら証拠から本件訂正後の発明を想到することが容易であると認めることはできず、これと同旨の審決の判断は相当である。原告の取消事由４の主張は、理由がない。
４　取消事由５（記載不備）について
（１)　前記２の（１）に判示のとおり、本件訂正後の発明は、ＤＩＲ（現像抑制剤放出型）カプラーから放出される「現像抑制剤」が、その本来の機能である「現像抑制作用」を感光材料中において発揮した後、処理液中に流れ出てその本来の機能を保持したまま蓄積する結果、その後現像される感光材料に対して有害な「現像抑制作用」を示す、との問題点を解決することを目的ないし課題とするものであり、その解決のため、（Ａ）「カプラーの活性位より離脱されたときは現像抑制作用を有する」化合物となり、（Ｂ）「発色現像液中に流れ出した後は、実質的に現像抑制作用を有しない化合物に分解される」との性質をもつ基（離脱基）をカップリング活性位に有する一般式〔Ⅰ〕で表わされるＤＩＲ（現像抑制剤放出型）カプラーを使用する、との構成を採用したものである。そして、上記の要件（Ａ）及び（Ｂ）の構成、及び一般式〔Ⅰ〕の定義を含めて、本件訂正後の発明の構成要件に係る技術的意義は、当業者にとって明確であって、本件訂正後の発明の構成要件は、当業者にとって明瞭であるものと認められ、この認定を覆すに足りる事情及び証拠はなく、これに反する原告の主張は、採用することができない。
そして、当業者は、本件訂正後の明細書に具体的に示されているカプラーを使用することによって、本件訂正後の発明を容易に実施することが可能であると認められ、この認定に反する証拠はない。
したがって、本件訂正後の発明に係る明細書の記載について、原告主張の不備があるということはできず、これと同旨の審決の判断は相当であって、原告の取消事由５の主張は、理由がない。
（２）　この点に関し、原告は、本件訂正後の発明は使用するカプラー（化学物質）に特徴のある発明であるから、発明に使用するカプラーの構成は、特許請求の範囲にカプラーの化学物質名又は化学構造式を記載することにより特定すべきであり、それが不可能な場合には、間接的にであれ一定の化学構造を特定指示するに足りるメルクマールを特許請求の範囲に記載することによって特定することが原則であるところ、「現像液中に流れ出た後に実質的に現像抑制作用を有しない化合物に分解される性質をもつ基」という要件は、一定の化学物質を特定するものではなく、また、その要件は必ずしも明瞭ではないから、特許法３６条５項及び４項の要件を満たさない旨主張している。
しかしながら、本件訂正後の特許請求の範囲には、前記「事実」欄の第２の２の（２）のとおり、Ｌ２について、「Ｌ２は現像液において開裂する化学構造式を含む基である」と記載され、甲第３号証（平成９年３月２５日付け補正書）によれば、本件訂正後の明細書には、「一般式［Ｉ］により表される化合物は発色現像薬の酸化生成物とカップリングした後、－Ｚ－Ｌ２－Ｙまたは－Ｌ１－Ｚ－Ｌ２－Ｙを放出する。後者はただちにＬ１がはずれ－Ｚ－Ｌ２－Ｙとなる。－Ｚ－Ｌ２－Ｙは現像抑制作用を示しながら感光層を拡散し、一部発色現像抑制処理液に流出する。処理液中に流出した－Ｚ－Ｌ２－ＹはＬ２に含まれる化学結合部分において速やかに分解し、すなわちＺとＹの連結が切断されて現像抑制性の小さいＺに水溶性基のついた化合物が現像液中に残ることになり現像抑制作用は実質的に消失する。」（６頁１０行ないし１６行）との記載があることが認められる。これらの記載によれば、原告の指摘する「現像液中に流れ出た後に実質的に現像抑制作用を有しない化合物に分解される性質をもつ基」の中心をなすのは、Ｌ２であることが明らかに認められるところ、前記「事実」欄の第２の２の（２）のとおり、本件訂正後の特許請求の範囲において、Ｌ２は一般式によってその化学構造が特定されているのであるから、結局のところ、カプラーは、性質のみで定義された基によって特定されているわけではなく、性質に加え化学構造によって定義された基によって特定されていることとなり、化学物質の特定として不明確であるとはいえないものである。
以上のとおり、本件訂正後の発明の構成は、要件（Ｂ）を含めて明瞭であって、当業者は、その技術的範囲について明確に把握することができ、また、前判示のとおり、当業者は本件訂正後の発明を容易に実施することが可能であると認められる。
以上によれば、原告の上記主張は、失当であるというべきであり、他に、本件訂正後の明細書に、法定の記載不備があることを肯定するに足りる主張及び立証はない。
５　結論
以上の次第で、原告主張の審決の取消事由はいずれも理由がなく、その他審決にはこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。
よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第１８民事部
裁判長裁判官　    永　　井　　紀　　昭
裁判官   　塩　　月　　秀　　平
裁判官     　橋　　本　　英　　史
別紙　審決書の理由写し


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平成１７年（行ケ）第１０３１４号審決取消請求事件平成１８年３月２０日判決言渡，平成１８年２月２７日口頭弁論終結
判決
原告コーニンクレッカ   フィリップスエレクトロニクスエヌ   ヴィ訴訟代理人弁護士吉武賢次，宮嶋学，弁理士橘谷英俊，佐藤泰和，吉元弘，
川崎康，中村行孝，紺野昭男，横田修孝，高村雅晴
被告岩崎電気株式会社
訴訟代理人弁護士外立憲治，西美友加，弁理士岡部正夫，加藤伸晃，三山
勝巳
訴訟復代理人弁護士岡伸夫，藪田広平，倉田伸彦，日比慎，鈴木理子
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
。この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める
事実及び理由
第１原告の求めた裁判
「特許庁が無効２００３－３５２４１号事件について平成１６年３月３１日にした審決を取り消す」との判決。。
第２事案の概要
本件は，特許を無効とする審決の取消しを求める事件であり，原告は無効とされた特許の特許権者，被告は上記特許に対する無効審判の請求人である。
１特許庁における手続の経緯
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(1)原告は，発明の名称を「高圧水銀蒸気放電ランプ」とする特許第２８２９３３９号（請求項の数３。平成元年４月２０日に出願（パリ条約による優先権主張１９８８年４月２１日ドイツ国，平成１０年９月２５日に設定登録。以下「本件）特許」という）の特許権者である（甲３）。。
(2)被告は，平成１５年６月１２日，本件特許について無効審判の請求をした（無効２００３－３５２４１号事件として係属。）
(3)特許庁は，平成１６年３月３１日「特許第２８２９３３９号の請求項１，ないし３に係る発明についての特許を無効とする」との審決をし，同年４月１２。日，その謄本を原告に送達した。
２特許請求の範囲の記載
【請求項１】タングステン電極と，実質的に水銀，希ガスおよび動作状態における遊離ハロゲンより成る封入物とを有する，高温に耐えることのできる材料より成３る容器を有する高圧水銀蒸気放電ランプにおいて，水銀の量は０．２ｍｇ／ｍｍより多く，水銀蒸気圧は２００バールよりも高く，管壁負荷は１ｗ／ｍｍより大２きく，またハロゲンＣ１，ＢｒまたはＩの少なくとも１つが１０と１０μｍｏ
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ｌ／ｍｍの間で存することを特徴とする高圧水銀蒸気放電ランプ。３【請求項２】水銀の量は０．２と０．３５ｍｇ／ｍｍの間にあり，動作時の水３銀蒸気圧は２００と３５０バールの間にある請求項１記載の高圧水銀蒸気放電ランプ。
【請求項３】ランプは青放射線を阻止するフィルタで取囲まれた請求項１または２記載の高圧水銀蒸気放電ランプ。
３審決の理由の要点
審決の理由は，以下のとおりであるが，要するに，請求項１ないし３に係る発明（以下，請求項記載の番号に従い「本件発明１」のようにいう）は，本件の優先。日の前に頒布された刊行物に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けること
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ができず，特許法１２３条１項２号の規定により，無効にすべきである，というものである。
()米国特許第２，０９４，６９４号明細書（審判甲９（本訴甲２の１   ，以下「刊行物１」とい1）う）に記載された技術的事項。
発光蒸気放電装置に係る発明に関し，
()発明の目的について   「我々の発明の目的の一つは，良い色特性が，高効率を有しつつ，極1a，。，めて高い表面輝度又は本質的な輝度をもって作用する発光蒸気放電装置を供することであるさらに極めて高い蒸気圧を使用できる構成及び動作方法を供することも目的とするものである（１頁左欄。」４～１１行）
()発明が提供するランプについて   「構成及び動作の新しい原理によって，数百気圧まで動作1b，する放電蒸気ランプを供することができるのである（１頁左欄５５行～右欄３行）。」()発光色について   我々の発明を具体化する水銀蒸気ランプからの光は本質的に赤色光連1c   ，「，（続スペクトルとして存在）を有し，それゆえ，現存する水銀アークランプの光よりも，より白色光に近いのである（１頁右欄２４～２８行）。」
()容器について   「幾分拡大された尺度の断面で示される第６図を参照すると，透明な材料，1d，例えば融解石英，又は高温及び高圧での温度勾配に耐えることができる適当なガラスによって作られた容器１が示されている（２頁左欄２１～２６行）。」()電極について   「それらは，タングステンの細いワイヤがらせん状に巻きつけられたタング1e，ステンワイヤで構成されうる（２頁左欄６８～７０行）。」()水銀及び希ガスについて   「４で示されている少量の水銀は，容器を十分に排気した後に且1f，つ容器が封止される前に，容器の中に封入される。我々は，また，後に述べるように，電極を引き離しているスペース間での放電の始動を促進するために，特に好ましいのは希ガスであるが，ガスを低気圧で封入する（２頁左欄３２～３９行）。」
()水銀の量について   「例えば，約０．５ｃｍの内容積をもつ管において，当該管の中で１０1g，   ３０気圧を維持するために要求される飽和水銀蒸気の重量は，液体水銀の温度が全空間の温度であった場合には，たった約１００ｍｇである。そのため，放電空間の大部分は放電路に沿っていて，液体水銀の温度をはるかに超えた温度になり，いくらかの未蒸発水銀が未だに残っている一方で，この水銀量の約半分は，そのような蒸気圧に到達するために必要以上に存在しているのである（２頁右欄１。」--4
１～２３行）
()第５図について   「この曲線を取り出してみると，入力された１００Ｗ／ｃｍから６００Ｗ1h，／ｃｍへのワットの増加は，４０気圧から２００気圧の蒸気圧の増加を伴っている（７頁左欄２７。」～３１行）


()第１８図に図示する例について   「第１８図で示されているような各端部を有する電極構造1i，を備え，記載しているように内径１ｍｍ，壁厚１ｍｍ，数センチメートルの圧力で始動ガスを封入している水冷ランプは，いかなる酸化物によっても加工されていない電極で動作される。電極間のスペースは１０ｍｍで，ランプの電流は１．５アンペア，電極間の電圧は８００ボルト，管内の圧力は約。，。」（）２００気圧であった最大輝度は１６０   ０００ＣＰ／ｃｍであった１１頁右欄３１～４２行２と記載されている。
()本件発明１について2
ア対比
本件発明１と刊行物１に記載された発明とを対比する。(ｱ)刊行物１に記載された放電ランプは，容器が高温に耐えることのできる材料である石英よりなるものであって（摘記事項()参照，電極にはタングステンが用いられ（摘記事項(   )参照，容1d1e））器内には水銀と希ガスが封入されている（摘記事項()参照）おり，これらの点では，本件発明１と1f相違するものではない。
(ｲ)摘記事項()及び(   )からみて，刊行物１に記載された発明は，数百気圧までの高い蒸気圧1a1bで動作する放電ランプを提供するものであり，また，摘記事項()からみて，得られるランプは赤色1c光（連続スペクトルとして存在）を有しているものと認められるが，これらのことは，本件明細書の「約３００バールの動作圧力では，可視放射の連続部分は明らかに５０％の上にある。その結果，放射された光スペクトルの赤部分も増される」という記載に相当するものである。。また，刊行物１の第１８図の実施例においては「管内の圧力は約２００気圧であった（摘記事，。」項()参照）と記載されており，１気圧＝１．０１３バールであって，管内の希ガスは少量であるか1iら，該実施例には，水銀蒸気圧が「約２００バール」であることが記載されているといえる。(ｳ)前記実施例中には，水銀の量については具体的な記載はないが，刊行物１には「約０．５ｃ，ｍの内容積をもつ管において，当該管の中で１００気圧を維持するために要求される飽和水銀蒸気３の重量は，液体水銀の温度が全空間の温度であった場合には，たった約１００ｍｇである（摘記事。」--5
項()参照）と記載されており，該記載から，１００気圧を維持するために要求される飽和水銀蒸1g気の重量が「０．２ｍｇ／ｍｍ」であると計算され「約２００気圧」を維持するために要求される３，
飽和水蒸気の重量はこの「０．２ｍｇ／ｍｍ」以上であることは明らかであるから，封入される水３銀の量は０．２ｍｇ／ｍｍ以上であるといえる。
３(ｴ)刊行物１には，本件発明１の管壁負荷ｗ／ｍｍに相当する直接の記載はないが，第１８図に２示す実施例では（摘記事項()参照，ランプの電流は１．５アンペア，電極間の電圧は８００ボル1i   ）トであるから，ワット数は，１２００ｗである。該実施例における発光管の長さが記載されていないために発光内壁の表面積は不明であるが，発光管の内径が１ｍｍであるから，内壁の周方向の長さは３．１４ｍｍとなり，管壁負荷が１ｗ／ｍｍとなる発光管の長さは約３８２ｍｍと計算される。こ２の４００ｍｍに近い長さは，内径１ｍｍに比べて非常に長いものであって，刊行物１記載の発明においては発光管の長さは少なくともこの算出された長さより少ないことは明らかであるから，管壁負荷が１ｗ／ｍｍ以上であることも明らかである。
３以上の(ｱ)ないし(ｴ)を踏まえると，本件発明１と刊行物１に記載された発明とは，「タングステン電極と，実質的に水銀および希ガスより成る封入物とを有する，高温に耐えることの３できる材料より成る容器を有する高圧水銀蒸気放電ランプにおいて，水銀の量は０．２ｍｇ／ｍｍより多く，水銀蒸気圧は高く，管壁負荷は１ｗ／ｍｍより大きい高圧水銀蒸気放電ランプ」２。
である点で一致しており，以下の点で相違している。
相違点１：
水銀蒸気圧を高くする点について，本件発明１では「２００バールより高く」としているのに対，し，刊行物１には「数百気圧まで」或いは「約２００気圧」という記載があるものの「２００バー，，ルより高く」という直接の記載はない点。
相違点２：
本件発明では，封入物として「動作状態における遊離ハロゲン」を有し，かつ，その「ハロゲン，Ｃ１，ＢｒまたはＩの少なくとも１つが１０と１０μｍｏｌ／ｍｍ   の間で存する」としている
－６－４３
のに対して，刊行物１には，ハロゲンを封入することについての記載はない点。
イ相違点についての判断
(ｱ)相違点１について
ａ相違点１に係る構成を採用した理由について，本件明細書には「より高い水銀蒸気圧では光，
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出力と演色評価数が著しく増加することがわかったが，これは連続部分の強烈な増加によるものである。２００バールより大きな高い圧力では，準分子状態()よりの連続放射のほかquasimolecular   stateに，実際の束縛分子状態()の帯放射も寄与するものと考えられる。約３００バboundmolecule   stateールの動作圧力では，可視放射の連続部分は明らかに５０％の上にある。その結果，放射スペクトルの赤部分も増される（特許掲載公報３欄３４～４２行）と記載されている。。」ｂこれに対し，刊行物１には「数百気圧までの高い蒸気圧で動作する放電ランプを供すること，ができる（摘記事項()）及び「我々の発明を具体化する水銀蒸気ランプからの光は，本質的に赤」   1b色光（連続スペクトルとして存在）を有し，それゆえ，現存する水銀アークランプの光よりも，より白色光に近いのである（摘記事項()）と記載されており，高い水銀蒸気圧を採用した理由におい。」   1cては，本件発明１と異なるものではないが，その具体的な数値については「この曲線を取り出して，みると，入力された１００Ｗ／ｃｍから６００Ｗ／ｃｍへのワットの増加は，４０気圧から２００気圧の蒸気圧の増加を伴っている（摘記事項()）及び「管内の圧力は約２００気圧であった   （摘。」。」1h記事項()）の記載があるだけで「２００バールより高く」することを具体的に示す記載はない。1i   ，W.Elenbaas,ｃしかしながら，Ｗ．エレンバースほか著「高圧水銀蒸気放電」１９５１年発行（THEHIGHPRESSURE   MERCURYVAPOURDISCHARGE   1951,North-HollandPublishing“”，審判甲１（本訴甲２の２，以下「刊行物２」という）の第６７図には，水銀蒸気圧を３Company   ）。５気圧から３００気圧に増加するにつれて放射スペクトルの可視光域での増加がみてとれ，特に３００気圧のものにおいては，放射スペクトルは赤色部分で連続したスペクトルとなっており，赤色域での増加がみてとれる。
してみれば，当業者であれば，刊行物２の記載に基づいて，可視光域での増加を目的として，刊行物１に記載された発明において，水銀蒸気圧を「２００バールより高く」することは格別な創意を要することなく容易に想到し得るものである。
そして，本件明細書及び図面の記載をみても「２００バール」という数値に予期しない格別な臨，界的意義があるとも認められない。
したがって，刊行物１に記載された発明において，相違点１に係る構成を採用することは，刊行物１及び刊行物２に記載された発明に基づいて当業者が容易になし得るものである。
(ｲ)相違点２について
ａ本件明細書（特許掲載公報４欄４～１９行）には「電極の非常に小さな寸法は，電極から蒸，
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発したタングステンによる容器壁の黒化の増加をきたすおそれがある。けれども，このような容器の黒化は絶対に避けねばならない，というのは，さもなければ壁温が熱放射の吸収の増加のために寿命中に高くなり，ランプ容器の破裂をきたすからである。タングステンの輸送によるこのような容器壁の黒化を避ける手段として，本発明の高圧水銀蒸気放電ランプは，ハロゲンＣｌ，Ｂｒまたは１の少なくとも１つの少量を有する。これ等のハロゲンはタングステン輸送サイクルを生じ，これにより，蒸発したタングステンは電極に戻される。本発明の高圧水銀蒸気放電ランプでは，使用されるハロゲンは臭素（Ｂｒ）であるのが有効で，この臭素は，約０．１ミリバールの封入圧力でＣＨＢｒの形２２。，。」，でランプに入れられるこの化合物は   ランプが点灯すると同時に分解されると記載されており該記載からすると，電極から蒸発するタングステンによる容器壁の黒化によるランプ容器の破裂を避けるために，上記相違点２に関する構成要件を採用したものと理解される。，（（），「   」ｂところで特開昭５４－１５０８７１号公報   審判甲１１本訴甲２の３以下   刊行物３という）及び特開昭５３－１３９３７７号公報（審判甲１０（本訴甲２の４，以下「刊行物４」と。）いう）に記載されているとおり，動作状態において遊離ハロゲンとなるようなハロゲンを発光管内。に封入し，蒸発したタングステンによる容器の黒化を防止することは，本件の優先日の前に既に良く知られているところである。
すなわち，刊行物３には「内部に水銀と始動用希ガスと臭素とが封入された石英製の発光管，こ，の発光管内に配された１対のタングステンからなる電極を備えた高管壁負荷の超高圧水銀放電灯において，発光管内に封入される臭素の封入量を，発光管内容積１ｃｃ当り０．１×１０グラム原子～
－６
６×１０グラム原子とする（特許請求の範囲２項参照）ことが記載され，その作用効果について
－６」
は「発光管内に臭素を封入するとともに，電極を構成する材料としてタングステンを用いたことに，より，高管壁負荷のものにあっても黒化および失透が防止されて長寿命になり（２頁右上欄下から，」７～２行の記載参照）及び「この様に上記実施例のものが良好な特性が得られた理由としては，放電灯点灯中，電極(６)，(７)から飛散されたタングステンが発光管(１)の内壁に付着しても，これが発光管(１)内の臭素と化合してすぐに臭化タングステンとなり，管内壁のクリーニングにつながり，黒化および失透を防いだものと考えられる（２頁右下欄５～１１行参照）と記載されている。。」また，刊行物４には「電極を有する発光管内に希ガスと所定量の水銀を封入するとともに，その，２２封入水銀量をＭＨｇ（モル，管壁負荷をＷＬ（Ｗ／ｃｍ   ）で表わしたとき，０．２ＭＨｇ／ＷＬ）（モル）以上で１５ＭＨｇ／ＷＬ（モル）以下の範囲のハロゲンを上記発光管内に封入してなる高２
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圧水銀ランプ（特許請求の範囲）が記載されており「点灯中に発光管の内面に付着し，発光管が。」，黒化して紫外線放射を妨げると同時に，発光管の材料である透光性石英ガラスに失透核を形成し，失透現象を生じさせる。そして点灯時間の経過とともに黒化および失透現象が進行して著しい紫外線出力の低下を来たすと同時に，失透減少が石英ガラスの外表面まで達すると外気が発光管内にリークして点灯不能になる等の事故が発生する。このような現象は発光管の管壁負荷が大きいほど短期間に起こり（２頁左上欄下から６行～右上欄４行）という従来技術の問題を解決するものであることが記，」載されている。


ｃ被請求人が主張するとおり，刊行物３に記載された発明では，実施例に記載された水銀量が１６．６ｍｇ／ｃｃ，すなわち０．０１６６ｍｇ／ｍｍであることからみて，刊行物１に記載された３（．，）放電ランプ   水銀の量は０２ｍｇ／ｍｍより多く   水銀蒸気圧も約２００気圧と高い放電ランプ３あるいは本件発明１の放電ランプに比較すると，刊行物３に記載された放電ランプの水銀量及び水銀蒸気圧は１桁ほど低いものであるといえる。
同様に，刊行物４に記載された発明では，実施例１に記載された水銀の原子量（２００．５９）を用いて，ランプ容積Ｖ＝Ｌ×π×（Ｄ／２），封入水銀濃度ＣＨｇ＝２００．５９×ＭＨｇ／Ｖに２基づき，封入水銀濃度ＣＨｇを概算すると，実施例１(イ)ないし(ハ)及び実施例２ないし４におけるランプの封入水銀濃度は，それぞれ「０．００３３「０．００２２「０．００４０   「０．００１」」」９「０．００１９「０．００１９」であることからみて，刊行物１に記載された放電ランプあるい」」は本件発明１の放電ランプに比較すると，刊行物３に記載された放電ランプの水銀量及び水銀蒸気圧は１桁ほど低いものであるといえる。
しかしながら，刊行物１に記載された放電ランプのように，水銀蒸気圧が高い放電ランプにおいては，管壁負荷も高くなることは当然に予想されるところであり，一方，前述のとおり，刊行物３（１頁右下欄１２行から２頁左上欄下から３行参照）及び刊行物４（２頁左上欄下から９行～右上欄４行参照）には，発光管の黒化及び失透現象は，管壁負荷が高い程重大な問題となることが記載されているのであるから，当業者であれば，刊行物１記載の発明において，タングステンの飛散による黒化及び失透を防止することを目的として，動作状態における遊離ハロゲンを発光管内に封入することは，刊行物３及び刊行物４に記載された発明に基づいて容易になし得るものである。したがって，刊行物３及び刊行物４に記載された放電ランプの水銀量が１桁ほど低く，水銀蒸気圧が低いものであっても，そのことで，刊行物１に記載された発明に，刊行物３及び刊行物４に記載さ
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れた発明を適用しえない根拠とすることはできない。
ｄつぎにハロゲンの封入量を特定している点について検討する。刊行物３に記載された発明では，臭素の封入量を，０．１×１０グラム原子～６×１０グラム
－６－６
原子，すなわち，１．０×１０～６×１０μｍｏｌ／ｍｍ   としており，本件発明１で特定する
－４－３３
「１０と１０μｍｏｌ／ｍｍ   の間」とは「１．０×１０μｍｏｌ／ｍｍ   」だけで一致して
－６－４３   －４３，
いる。
しかしながら，刊行物３及び刊行物４に記載された技術手段を，刊行物１に記載された発明に適用するにあたり，刊行物３に記載されたハロゲンの封入量の範囲をそのまま適用せず，刊行物１に記載された放電ランプに最適なハロゲンの封入量を別個に定める程度のことは，当業者であれば，当然になされる技術的事項にすぎない。
そして，本件明細書及び図面の記載をみても，
「１０と１０μｍｏｌ／ｍｍ   の間」という数値に格別な臨界的意義があるとは認められない。
－６－４３
被請求人は，刊行物３に記載された発明について「実際に発光管内部に封入されたとされるハロ，ゲン量はＨｇＢｒの形態で１．０５×１０グラム原子であり，発光管の容積５．３ｃｃとを用い２   －６，，．，て   発光管内部に封入されたハロゲン濃度を算出すると３９６×１０   μｍｏｌ／ｍｍとなり
－４３
本件特許発明のランプにおけるハロゲン量の上限値である１０μｍｏｌ／ｍｍよりもかなり多い
－４３
。」，，「   」ことが分かりますと主張しているが一方では   本件の特許請求の範囲に記載されたハロゲンは「水銀およびタングステン以外の金属とハロゲン化物を形成していないハロゲン」を意味するものであると主張し，被請求人の親会社のレターである審判甲５（本訴甲２の５）によれば「全ハロゲ，ン封入量のかなりの部分は遊離状態になく，他の原子と結合して化学サイクルに寄与しない。ハロゲンに一部は常に水銀ハライドの形態でＨｇと結合している。ハロゲンの他の部分は，電極，石英壁等からフリーともなる不純物と結合している。その結果，全ハロゲン封入の一部が化学サイクルに関し遊離ハロゲンとして利用可能である」とし，その量は０．５であるとしている。。してみると，刊行物３に記載された実施例において，封入されたＨｇＢｒ量をそのまま計算した２結果に基づいて，本件発明で特定するハロゲン量よりもかなり多いとする被請求人の主張は，前記の被請求人の主張と矛盾するものである。
そして，本件の特許請求の範囲に記載された「ハロゲン」が，被請求人の主張とおり「水銀およ，びタングステン以外の金属とハロゲン化物を形成していないハロゲン」を意味するものであるとする
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と，審判甲５（本訴甲２の５）に記載されているところの，遊離ハロゲンが封入ハロゲン量の０．５であることや，不純物の存在等を考慮すれば，刊行物３に記載された発光管内に封入すべきハロゲン化物の量に比較して，本件発明１で特定する量の範囲が低くなることは当然である。－６－４したがって，相違点イのうち「ハロゲンＣ１，ＢｒまたはＩの少なくとも１つが１０   と１０，μｍｏｌ／ｍｍの間」と特定することについても，格別な創意を要することなく容易に想到し得る３ものである。
ｅ以上のとおり，刊行物１に記載された発明において，相違点２に係る構成を採用することは，刊行物３及び刊行物４に記載された発明に基づいて当業者が容易になし得るものである。
(ｳ)相違点についてのまとめ
以上のとおり，相違点１及び相違点２のいずれにも困難性は認められず，また，本件発明１においては，相違点１による効果は赤色部分の増加した連続スペクトルという点にあり，相違点２による効果はハロゲン－タングステン輸送サイクルによる発光管の黒化及び失透現象を防止するという点にあるものであって，これらの相違点を組み合わせることによりそれ以上の予期し得ない格別な効果を奏しているとすることもできない。
したがって，本件発明１は，刊行物１ないし４に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。
()本件発明２について3


本件発明２では，本件発明１の特定事項に加えて「水銀の量は０．２と０．３５ｍｇ／ｍｍの間，   ３にあり，動作時の水銀蒸気圧は２００と３５０バールの間にある」としている。，，，そこで本件発明２と刊行物１に記載された発明とを対比すると   刊行物１に記載された発明でも水銀の量は０．２ｍｇ／ｍｍより多く，また，水銀蒸気圧が約２００バールのものが実例として記３載されていることは「対比」の項で既に述べたとおりである。，よって，両者は，前述の相違点２と以下の相違点３で相違しているといえる。
相違点３：
本件発明１では「水銀の量は０．２と０．３５ｍｇ／ｍｍの間にあり，動作時の水銀蒸気圧は２，   ３００と３５０バールの間にある」としているのに対し，刊行物１には，この様な数値についての具体的な記載はない。
そこで，相違点２についてはすでに述べたとおりであるので，以下，相違点３について検討する。
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刊行物２の第６７図には，水銀蒸気圧を３５気圧から３００気圧に増加するにつれて放射スペクト，（．）   ，ルの可視光域での増加がみてとれ特に３００気圧１気圧＝１   ０１３バールのものにおいては放射スペクトルは赤色部分で連続したスペクトルとなっており，赤色域での増加がみてとれる。してみれば，当業者であれば，可視光域での増加を目的として，刊行物１に記載された発明において，水銀蒸気圧を「２００と３５０バールの間」とすることは格別な創意を要することなく容易に想到し得るものである。
また，封入水銀量のデータは，該第６７図には記載されていないが，本件明細書にも，従来技術の説明において「ドイツ国特許公告公報第１４８９４１７号より知られた超高圧水銀蒸気放電ランプ，は・・・６．５ｍｇの水銀が封入され，これは０．１２ｍｇ／ｍｍの水銀量に相当する。水銀蒸気，   ３圧は約１２０バールになることができる（２欄９～１４行）及び「英国特許明細書第１１０９１３。」５号には，０．１５ｍｇ／ｍｍまでの水銀（これは約１５０バールの水銀蒸気圧に相当する）が封３入された・・・（３欄８～１０行）と記載されているように，水銀蒸気圧を，発光管内の水銀封入」量の１０００倍の値になるものとして近似されることは，本件の優先日の前にすでに周知であるか３ら，２００と３５０バール間の水銀蒸気圧を得るための水銀の量を，０．２と０．３５ｍｇ／ｍｍの間とすることに困難性はない。
そして，本件明細書及び図面の記載をみても，上記限定した数値に予期しない格別な臨界的意義があるとも認められない。
したがって，本件発明２は，刊行物１ないし４に記載された発明に基づいて，容易に発明をすることができたものである。
()本件発明３について4
本件発明３は，本件発明１の特定事項又は本件発明２の特定事項に「ランプは青放射線を阻止するフィルタで取囲まれた」という事項を付加するものである。そこで，本件発明３と刊行物１に記載された発明とを対比すると，上記相違点１，２あるいは相違点２，３に加えて，以下の相違点４でも相違している。
相違点４：
本件発明４では「ランプは青放射線を阻止するフィルタで取囲まれた」としているのに対して，，刊行物１にはフィルタに関する記載がない点。
，，，。相違点１ないし３については   すでに述べたとおりであるので以下相違点４について検討する
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本件明細書（特許掲載公報４欄３６～４０行）に「ハロゲン化物を有する高圧水銀蒸気放電ラン，プにおいて，フィルタの使用により青放射部分を減らすこと，したがって放出された放射の色の改良を得ることは，英国特許明細書第１５３９４２９号より知られていることを指摘すべきであろう」。と記載されているように，ランプに青放射線を阻止するフィルタを設けることは，本件の優先日の前にすでに知られているところであるから，相違点４については，格別な創意を有するものではない。したがって，本件発明３は，刊行物１ないし４に記載された発明に基づいて，容易に発明をすることができたものである。
()審決のむすび5
以上のとおり，本件発明１ないし３は，本件の優先日の前に頒布された刊行物１ないし４に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものである。
したがって，本件発明１ないし３についての特許は，特許法２９条２項の規定に違反して特許されたものであるから，特許法１２３条１項２号の規定により，無効にすべきものである。
第３当事者の主張の要点
１原告主張の審決取消事由
(1)取消事由１（相違点２のうち，ハロゲン封入量を特定している点についての容易想到性の判断の誤り）
審決は，ハロゲンの封入量を特定している点について「刊行物３に記載された，－４－３３発明では，臭素の封入量を   ・・・１．０×１０～６×１０μｍｏｌ／ｍｍ，，「」，としており   本件発明１で特定する１０と１０   μｍｏｌ／ｍｍの間とは
－６－４３
「１．０×１０μｍｏｌ／ｍｍ」だけで一致している。しかしながら，刊行物
－４３
３及び刊行物４に記載された技術手段を，刊行物１に記載された発明に適用するにあたり，刊行物３に記載されたハロゲンの封入量の範囲をそのまま適用せず，刊行物１に記載された放電ランプに最適なハロゲンの封入量を別個に定める程度のことは，当業者であれば，当然になされる技術的事項にすぎない」と判断した。。ア水銀蒸気圧を高くした場合に想到されるハロゲン封入量について
--13


(ｱ)本件発明１の高圧水銀蒸気放電ランプの水銀蒸気圧は，刊行物３（甲２の３）及び４（甲２の４）に記載されている高圧水銀蒸気放電ランプの水銀蒸気圧に比べて，１桁ほど高いから，刊行物３及び４に基づいて，本件発明１のような水銀蒸気圧の高い高圧水銀蒸気放電ランプにハロゲンを封入しようとする場合，水銀蒸気圧が１桁ほど高いことを考慮しつつ，ハロゲンの封入量を調整することになる。(ｲ)本件発明１においてハロゲンを封入する理由は，電極から蒸発したタングステンが容器壁に付着して容器壁が黒化することを避けるために，ハロゲンによってタングステン輸送サイクルを生じさせ，蒸発したタングステンを電極に戻すためである。このようなハロゲンサイクルを実現するためには，他の原子と結合していないハロゲン原子が必要であるが，水銀蒸気放電ランプにおいては，ランプ容器内に水銀が存在しているから，一部の水銀原子とハロゲン原子とが結合し，ハロゲン，，，化水銀を形成しておりこれにより   他の原子と結合していないハロゲンが減少しハロゲンサイクルに寄与するハロゲン原子が減少する。そして，水銀蒸気圧を高くするということは，ハロゲン化水銀が増加し，他の原子と結合していないハロゲンが減少することを意味する。なぜなら，ハロゲン化水銀の生成反応は，以下の化学平衡式（金属原子に水銀原子，ハロゲン原子に臭素原。），，子をあてはめているによって表すことができるが   水銀を増加させた場合には平衡状態が崩れて右向きの矢印の反応が促進されて，他の原子と結合していないハロゲンが消費されて減少するからである。
→２Ｈｇ＋２ＢｒＨｇＢｒ←
このような平衡状態が成立している場合，それぞれの気体の圧力間に以下の関係。，。が成立するこの関係が成立することは   質量作用の法則として広く知られているＫｐ×ｐ〔Ｈｇ〕×ｐ〔Ｂｒ〕＝Ｐ〔ＨｇＢｒ   〕
２２
（ｐ〔Ⅹ〕はⅩの分圧，Ｋｐは平衡定数。平衡定数は温度のみに依存し，ｐ〔Ｈｇ，Ｐ〔Ｂｒ，Ｐ〔ＨｇＢｒ   〕には依存しない）〕〕。２
--14
ここで新たにハロゲンを封入せずに，水銀の封入量を増やして水銀蒸気圧(すなわち，Ｐ〔Ｈｇ〕)を増加させると，Ｋｐは不変であるため，臭化水銀(すなわち，Ｐ〔ＨｇＢｒ〕)が増加する。この臭化水銀は，水銀と臭素が結合して生成される２ので，必然的に他の金属原子と結合していない臭素が消費され，ｐ〔Ｂｒ〕が減少する，すなわち，水銀蒸気圧を高くすると，他の原子と結合していないハロゲンが減少する。
(ｳ)このように，水銀蒸気圧を高くした場合には，ハロゲンサイクルに寄与し得る他の金属原子と結合していないハロゲン原子が減少する。その結果，ハロゲンサイクルが従前機能していた程度には機能しなくなる。(ｴ)そうすると，一般的な当業者は，水銀蒸気圧を高くした状態で，ハロゲンサイクルにより容器壁の黒化を避けようとするならば，ハロゲンサイクルに寄与するハロゲン原子を維持すべく，ハロゲンの封入量を増加させようと考えるから，刊行物３（甲２の３）に記載されたハロゲン封入量の範囲に基づき，本件発明１のような水銀蒸気圧の高い高圧水銀蒸気放電ランプのハロゲン封入量を決定しようとする場合には，水銀蒸気圧が１桁ほど高いことを考慮して，ハロゲンの封入量を増加させようとするのであって，このような状況の下で，あえてハロゲンの封入量を減少させるということは，容易でない。
イ刊行物３（甲２の３）の記載について
刊行物３の発明の詳細な説明には「封入量が０．１×１０〔グラム原子〕未，   －６満であると，臭素を封入した効果があらわれず（３頁左上欄６，７行）との記載」－６－４がある「０．１×１０   〔グラム原子」は，単位換算すると，１．０×１０。〕μｍｏｌ／ｍｍであり，また「臭素を封入した効果」は   「黒化及び発光管の失
３，，
透を防止して長寿命となし，かつ安定したアークが得られるという効果（３頁右」上欄１０，１１行目）であるから，刊行物３には，高圧水銀蒸気ランプにおいて，臭素の封入量が１．０×１０μｍｏｌ／ｍｍ未満であると，黒化及び発光管の
－４３
失透を防止して長寿命とするという効果が得られないことが記載されている。
--15
本件発明１と刊行物３記載の発明とでは水銀蒸気圧が１桁ほど異なるが「高圧，水銀蒸気放電ランプ」の発明である点では共通しているから，このような状況の下，，で容器壁の黒化を避けて非常に寿命の長い高圧水銀蒸気放電ランプを得るためにハロゲンの封入量を，あえて１．０×１０μｍｏｌ／ｍｍ未満である１０   と
－４３－６
１０μｍｏｌ／ｍｍの間で存するようにすることは，当業者にとって容易では
－４３
ない。
ウ出願当時の高圧水銀蒸気放電ランプの開発の流れについて本件特許の優先日のはるか以前から，水銀蒸気圧を非常に高く（例えば２００気），，圧以上することで   優れた演色性で高輝度の光が得られることは知られていたが。，高い水銀蒸気圧下では実用化に耐えられるだけの寿命が得られなかったそのため本件特許の優先日当時，例えば２００気圧以上という極めて高い水銀蒸気圧でランプを構成するというアプローチは事実上断念されており，水でランプを冷却する等の特別の技術上の配慮を施した上での実験的使用などの極めて特殊な用途においてのみ使用されるにすぎなかった。そこで，当業者は，優れた演色性，長寿命のランプを実現するために，比較的低い水銀蒸気圧（典型的には１０～３０バール）を採，，用し水銀蒸気圧を低くすることにより懸念されるスペクトルの連続部分の損失は金属ハロゲン化物（メタルハライド）をランプ内に導入することで補うというアプローチに注目し，これが主流になっていた。
そうであるから，このような状況の下で，当時の水銀ランプ開発の主流であった比較的低い水銀蒸気圧を有するランプに関する刊行物３及び４の記載事項を，１９３７年に発行された２００バールという非常に高い水銀蒸気圧を有するランプに関する刊行物１に適用することは，当時の当業者にとって容易であったということはできない。
エしたがって，本件発明１のハロゲンの封入量を１０と１０   μｍｏｌ／ｍ
－６－４
ｍの間に特定することは，当業者にとって容易に想到することができないもので３あるから，審決の判断は誤りである。
--16
(2)取消事由２（顕著な効果の看過）


審決は「本件発明１においては，相違点１による効果は赤色部分の増加した連，続スペクトルという点にあり，相違点２による効果はハロゲン－タングステン輸送サイクルによる発光管の黒化及び失透現象を防止するという点にあるものであって，これらの相違点を組み合わせることによりそれ以上の予期し得ない格別な効果を奏しているとすることもできない」と判断した。。（），，「，ア   本件明細書甲３には   本件発明の効果について本発明のランプでは実質上一定の出力（Δξ＜２％）と実質上不変の色座標（５０００時間の間Δｘ，Δｙ＜０．０５）を有する５０００時間以上の寿命を得ることができる。この場合ξは効率，ｘおよびｙは色座標である（２頁右欄２７ないし３１行目）との記。」載がある。
イ従前の高圧水銀蒸気放電ランプの例として，刊行物４に記載された高圧水銀ランプの実施例１ないし４は，紫外線出力維持率が１０００時間点灯後に６５ないし７９％程度まで低下しており（２頁左下欄８行目ないし３頁左下欄１９行目，）５０００時間点灯後にも実質上一定の出力を有する本件発明１の高圧水銀蒸気放電ランプに比べて，はるかに寿命が短い。また，刊行物３（甲２の３）に記載された高圧水銀蒸気ランプも，せいぜい３５０時間であり（２頁左下欄１３行目，これ）また，本件発明１の高圧水銀蒸気放電ランプに比べて，はるかに寿命が短い。ウ本件発明１の高圧水銀蒸気放電ランプは，刊行物３（甲２の３）に記載された高圧水銀蒸気ランプに比べて，水銀蒸気圧が１桁ほど高く，管壁負荷も増加している。水銀蒸気圧及び管壁負荷の増大は，ランプ内での分子の移動を活発にし，電極からのタングステンの蒸発を増大させるから，ランプの寿命が短くなる。そうであれば，本件発明１のように水銀蒸気圧を２００バールよりも高く，管壁負荷を１ｗ／ｍｍより大きくした場合には，刊行物３に記載されている高圧水銀蒸気ラン２プの寿命は，刊行物３に記載されている３５０時間よりもかなり短くなるはずである。それにもかかわらず，本件発明１の高圧水銀蒸気放電ランプは，５０００時間
--17
以上の寿命を有しているのである。
エこのように，本件発明１の高圧水銀蒸気放電ランプは，従前の高圧水銀蒸気放電ランプの寿命に比べて驚異的に長寿命であり，本件発明１は，極めて顕著な効果を奏する。そして，刊行物１ないし４（甲２の１ないし４）に，このような顕著な効果を奏することは示唆されていないから，当業者が予期することのできないものであり，審決の判断は誤りである。
(3)取消事由３（本件発明２及び３についての判断の誤り）本件特許の請求項２及び３は，いずれも請求項１の従属項であるから，上記(1)及び(2)のとおり，本件発明１が容易に想到することができない以上，本件発明２及び３も，同様に，容易に想到することができないものである。，。したがって本件発明２及び３が容易想到であるとした審決の判断は誤りである
２被告の反論
(1)取消事由１（相違点２のうち，ハロゲン封入量を特定している点についての容易想到性の判断の誤り）に対して
ア水銀蒸気圧を高くした場合に想到されるハロゲン封入量について(ｱ)本件明細書に「この高い水銀蒸気圧を達成するために，容器は高い壁温，（約１０００℃）を有さねばならない（２頁左欄４３，４４行目）との記載があ」るように，水銀の封入量を増やして水銀蒸気圧を増加させると，ランプ作動上高い壁温となり，ランプ容器内の雰囲気の温度も高くなる。そうすると，上記１(1)アの化学平衡式に示されているように，ハロゲン金属（臭化水銀）の割合が減り，臭素が増すから，水銀封入量が増したからといって，直ちに，高温のランプ動作でのハロゲン－タングステン輸送サイクルに寄与する臭素が減るということはない。原，（，［   ］），告は水銀の封入量を増して水銀蒸気圧すなわち   ＰＨｇを増加させるとＫｐは不変であるため，臭化水銀（すなわち，ｐ［ＨｇＢｒ）が増加すると主２］張するが，水銀蒸気圧を増加させるためには，ランプ動作温度を高くする必要があるから，Ｋｐが変わるのであり，原告の主張は妥当でない。
--18
(ｲ)刊行物４の発明の詳細な説明には「発光管の失透現象を防止するために，は封入ヨウ素量（すなわち封入ハロゲン量）を封入水銀量ＭＨｇに比例させ，管壁負荷ＷＬの２乗に反比例して封入する必要があることが判明した（３頁左上欄５」ないし９行目）との記載があり，管壁負荷の観点からいえば，管壁負荷が高い本件発明１は，封入ハロゲン量を刊行物３のそれよりも減少させるべきであるということになる。このように，封入すべきハロゲン量は，水銀蒸気圧（すなわち水銀量）だけに依存して考察されるわけではない。
また，ランプ点灯中にランプのガラス容器やタングステン電極から発生する不純物は，ハロゲン－タングステン輸送サイクルに大きく影響するのである。(ｳ)そうすると，当業者は，水銀蒸気圧を高くしたからといって必然的にハロゲン封入量を増加させようと意図することはなく，水銀蒸気圧を高くしたことによるランプ管内の温度の状態及び高い管壁負荷がハロゲンサイクルに及ぼす影響を考慮し，さらに，ランプ内の不純物量をも考慮した上で，実験的に最適なハロゲン封入量を選択しようという認識をもつものと考えられるから，２００気圧以上の水銀蒸気圧を有する刊行物１のランプの構成に最適なハロゲン量の数値を特定する程度のことは，当業者が刊行物３及び４に記載されているハロゲン量の数値を参考に実験的に選択することができるものである。
イ刊行物３（甲２の３）の記載について
(ｱ)刊行物３には「発光管(1)内に封入される臭素の封入量を種々変えて超高，圧水銀ランプを製作し試験を行ったところ臭素の封入量として０１×１０   グ，．〔
－６
ラム原子〕～６×１０〔グラム原子〕とすることが良いことが判明した。すなわ
－６
ち，封入量が０．１×１０〔グラム原子〕未満であると，臭素を封入した効果が
－６
あらわれず（３頁左上欄１ないし７行目）との記載があるところ，この試験にお」ける発光管(1)は，刊行物３の実施例である封入水銀１６．６〔ｍｇ／ｃｃ，封〕入ハロゲンとして臭化水銀（ＨｇＢｒ，電極間距離１３．５〔ｍｍ，管電力１２）〕２００〔Ｗ，管電流１３．４〔Ａ，管電圧１００〔Ｖ   ，管壁負荷８５〔Ｗ／ｃ〕〕〕
--19
ｍ〕の仕様になる一種類のものであると理解されるのであって，１０μｍｏｌ
２－４


／ｍｍの下限値はそのような発光管で試験して得られた１つの知見にすぎない。３(ｲ)本件発明１の発光管は，水銀量は０．２ｍｇ／ｍｍより多く，水銀蒸気圧２は２００バールより高く，管壁負荷は１Ｗ／ｍｍより大きいものであり，刊行物２３の発光管とは明らかにその仕様が異なっている。ハロゲン－タングステン輸送サイクルに必要なハロゲン封入量は，上記ア(ｳ)のように種々の要因に依存するのであるから，同じ「高圧水銀蒸気放電ランプ」といっても，刊行物３で得た知見である下限値の１０μｍｏｌ／ｍｍが，本件発明１のような仕様が異なる発光管の
－４３
場合についても，そのまま下限値として厳密に適用されると考えられるべきではない。
－６－４３特に，本件発明１のハロゲン封入量範囲の１０   ないし１０μｍｏｌ／ｍｍは，極めて微量といっても，刊行物３の１０μｍｏｌ／ｍｍの公知範囲と一致
－４３
又は隣接する部分を含むものであり，本件発明１の発光管と刊行物３の発光管とが異なる仕様であることを考慮すれば，少なくとも一致又は隣接する部分のハロゲン封入量についてまでも，刊行物３が否定していたとは考えられない。少なくとも一致又は隣接する部分のハロゲン封入量については，その選択を阻む格別の障害があったわけでもなく，周知のハロゲン－タングステン輸送サイクルの作用効果を期待して，当業者がそのような数値を選択すること自体は，極めて自然であり，通常の設計事項の範囲である。
ウ出願当時の高圧水銀蒸気放電ランプの開発の流れについて(ｱ)LIGHT-SOURCETECHNOLOGY   1979-AREVIEW（甲５）には，水銀ランプがすでに成熟し，メタルハライドランプが主流となったことが記載されているが，これ，，，は一般照明用光源として用いられる放電ランプについて述べたものであり   またELECTRICDISCHARGELAMPS   1971（甲６）は，一般照明用のメタルハライドランプが開発された経緯を述べたものである。これに対し，業務用の映画フィルム再生用プロジェクター，半導体やプリント基板露光用のような投影用光源は，１９６０年
--20
代ころから高圧水銀蒸気ランプやキセノンランプが使用されており，現在でも同じ傾向が続いている。
確かに，液晶（LCD）技術の進展に伴い，LCDを用いたデータプロジェクター用として小型メタルハライドランプが投影用光源にも進出したことがあったが，この時期においても，従来からの露光用光源としては高圧水銀ランプが相変わらず使われて，メタルハライドランプと併用されていたのである。原告の高圧水銀蒸気ランプ開発の歴史的認識は，一般照明用のメタルハライドランプの歴史的経緯と投影用のメタルハライドランプのそれとを混同するものである。
(ｲ)本件特許の優先日当時に，例えば２００気圧以上という極めて高い水銀蒸気圧でランプを構成するというアプローチが事実上断念されていたわけではない。（）HIGHPRESSUREMERCURY   VAPOURLAMPSAND   THEIRAPPLICATIONS,1965乙１１の１には，刊行物１と同様の２００気圧の水銀蒸気圧を有するランプに微量のハロゲンを封入することによって黒化を防止することが記載されており，むしろ有用であることの説明がされている。さらに，例えば，昭和５０年から昭和６３年までの期間においても，特開昭５０－９２８７号公報や特開昭６３－２５４６５３号公報（乙１３）に代表されるように，多数の特許出願が公開されており，高圧水銀ランプを用いた投影用ランプの開発が継続していた。
なお，刊行物１は，１９３７年に発行されたものであるが，その当時，既に高圧水銀ランプの製造技術がほぼ確立されていたのであるから，刊行物３及び４の記載事項を１９３７年に発行された刊行物１に適用することは，何ら不自然なことではない。
エしたがって，本件発明１のハロゲンの封入量を１０と１０   μｍｏｌ／ｍ
－６－４
，，ｍの間に特定することは当業者が容易に想到することができるものであるから３審決の判断に誤りはない。
(2)取消事由２（顕著な効果の看過）に対して
--21
ア本件明細書に記載されている「５０００時間以上の長寿命」が，本件発明１３２の０．２ｍｇ／ｍｍより多い水銀，２００バールより高い水銀蒸気圧，１Ｗｍｍ以上の管壁負荷の条件下での１０ないし１０μｍｏｌ／ｍｍ   というハロゲン
－６－４３
封入量の結果としてもたらされていることは，本件明細書の記載からみて明らかでなく，技術常識から考えると，むしろ，高純度のランプ容器石英ガラス材料とタングステン電極材料，そして高度に管理された製造工程のような製造技術からもたらされていると理解されるべきものである。
そうであれば，ハロゲン封入について必ずしも数値限定がなくとも，ハロゲン封入という広い概念と共に改善された製造技術が伴えば，達成され得るものであるから，本件明細書に記載された「５０００時間以上の長寿命」が本件発明１の数値限定によってもたらされているということはできない。
イランプの寿命の長さを評価する要素は一律でなく，一つのランプの寿命といっても評価する要素によって，その長さは異なる。
本件発明１のランプは，可視域での発光量である全光束の変化率及び色度座標の，，変化率を寿命の長さを評価する要素としているのに対し刊行物３や４のランプは紫外線出力の維持率を寿命の長さを評価する要素としている。そして，一般的に紫外線出力維持率は，全光束（可視光）の減少がなくても，大きく減少することは当業者の間ではよく知られている（SourcesandApplications   ofULTRAVIOLETRADIATION1983（乙５。））
また，プロジェクターのように小さな液晶パネルを拡大投影することを目的とするランプの場合は，一般的に光学系を通してスクリーンに投射された照度（スクリーン照度）の維持率をもってその寿命を評価するのが通常である。そして，スクリーン照度の維持率を寿命の長さを評価する要素とすれば，全光束の減少がほとんどないようなランプの変化（アーク長の変化や小さな白濁や黒化）でも光学効率の低下によりスクリーン照度に大きく影響することは当業者の間では知られていることである。
--22
本件発明１のランプにおいても，寿命の長さを評価する要素を紫外線出力維持率やスクリーン照度維持率とすれば，５０００時間以上の寿命を得ることができるか否かは判然としない。


ウ最適なハロゲン封入量が長寿命の要因であるとするならば，刊行物３及び４のランプは，ハロゲンサイクルのために最適なハロゲン量を封入していて，本件発明１のランプに比べて，水銀蒸気圧が一桁ほど低く，管壁負荷も低いから，本件発明のランプに比べて，より長寿命となるはずである。そうであるにもかかわらず，刊行物３及び４のランプの寿命が本件発明１のランプに比べて短いのであれば，最適なハロゲン封入量とは別の要因，すなわち，当時の技術者の常識を超える程の純度の低い材料の選択や不純物の不十分な除去のためであると考えるのが当業者の常識である。
エしたがって，請求項１に記載された本件発明１の構成事項，特に１０ない
－６
し１０μｍｏｌ／ｍｍのハロゲン封入量と５０００時間以上の長寿命との間に
－４３
直接的な因果関係があるということはできないのであって，審決の判断に誤りはない。
(3)取消事由３（本件発明２及び３についての判断の誤り）に対して本件特許の請求項２及び３は，いずれも請求項１の従属項であり，上記１及び２のとおり，本件発明１についての判断に誤りはないから，本件発明２及び３についての審決の判断に誤りはない。
第４当裁判所の判断
１取消事由１（相違点２のうち，ハロゲン封入量の特定についての容易想到性の判断の誤り）について
(1)水銀蒸気圧を高くした場合のハロゲン封入量について
ア刊行物３（甲２の３）について
(ｱ)刊行物３には，次の記載がある。
--23
「内部に水銀と始動用希ガスと臭素とが封入された石英製の発光管，この発光管内に配された１対のタングステンからなる電極を備えた高管壁負荷の超高圧水銀放，，．電灯において発光管内に封入される臭素の封入量を   発光管内容積１ｃｃ当り０１×１０グラム原子～６×１０グラム原子とした   （特許請求の範囲）
－６－６」
「この発明は上記欠点に鑑みてなされたもので，発光管内に臭素を封入するとともに，電極を構成する材料としてタングステンを用いたことにより，高管壁負荷のものにあっても黒化および失透が防止されて長寿命になり，かつ水平点灯用にも使用できる超高圧水銀放電灯を提供するものである（２頁右上欄１３ないし１９。」行目）
「上記発光管(1)を水酸基の含有量の少ない石英いわゆる無水石英製とするとともに，その内径２１［ｍｍ，内容積を５．３［ｃｃ］とし，この発光管(1)内部］にアルゴンガス４０ｃｃと水銀１６   ６ｍｇ／ｃｃと１   ０５×１０グ［］．   ［］．   ［
－６
ラム原子］の臭素を臭化水銀［ＨｇＢｒ］の形で封入し，電極(6)，(7)を純タン２グステン棒として電極(6)，(7)間長を１３．５［ｍｍ］とした超高圧水銀放電灯を。［］，作製したものであるこの様に構成された超高圧水銀放電灯を管電力１２００   Ｗ管電流１３．４［Ａ，管電圧１００［Ｖ］とし，管壁負荷が約８５［Ｗ／ｃｍ］］   ２で点灯したところ，３５０時間点灯後においても発光管(１)上部の石英の失透は発生せずまた黒化も少なく，しかも点灯期間中アークが安定しており良好な特性が得られた。水平点灯した場合にも上記と同様に良好な特性が得られた（２頁左下。」欄１～１７行目）
「この様に上記実施例のものが良好な特性が得られた理由としては，放電灯点灯中，電極(6)，(7)から飛散されたタングステンが発光管(1)の内壁に付着しても，これが発光管(1)内の臭素と化合してすぐに臭化タングステンとなり，管内壁のクリーンアップにつながり，黒化および失透を防いだものと考えられる（２頁右。」下欄５ないし１１行目）
「次に，発光管(1)内に封入される臭素の封入量を種々変えて超高圧水銀ランプ
--24
を製作し試験を行ったところ，臭素の封入量として０．１×１０(グラム原子)～
－６
６×１０（グラム原子）とすることが良いことが判明した（３頁左上欄１な－６。」
いし５行目）
(ｲ)上記(ｱ)の刊行物３の記載によれば，刊行物３に記載された発明は，発光管内に臭素を封入するとともに，電極を構成する材料としてタングステンを用いることにより，高管壁負荷においても黒化及び失透が防止される，長寿命の超高圧水銀蒸気ランプを提供するものであり，その臭素の封入量としては，１．０×１０μ
－４
ｍｏｌ／ｍｍないし６×１０μｍｏｌ／ｍｍ   とすることが良いとされている
３－３３
（なお，０．１×１０(グラム原子)ないし６×１０(グラム原子)は，１．０×－６－６
１０μｍｏｌ／ｍｍないし６×１０   μｍｏｌ／ｍｍに相当する。そして，－４３－３３。）
「発光管(1)を水酸基の含有量の少ない石英いわゆる無水石英製とするとともに，その内径２１［ｍｍ，内容積を５．３［ｃｃ］とし，この発光管(1)内部にアル］ゴンガス４０［ｃｃ］と水銀１６．６［ｍｇ／ｃｃ］と１．０５×１０［グラム
－６
原子］の臭素を臭化水銀［ＨｇＢｒ］の形で封入し，電極(6)，(7)を純タングス２テン棒として電極(6)，(7)間長を１３．５［ｍｍ］とした超高圧水銀放電灯を作製」，「［］，．［   ］，［］したものを   管電力１２００Ｗ管電流１３   ４Ａ管電圧１００   Ｖとし，管壁負荷が約８５［Ｗ／ｃｍ］で点灯」させ「次に，発光管(1)内に封入
２，
される臭素の封入量を種々変えて超高圧水銀ランプを製作し試験を行ったところ，臭素の封入量として０．１×１０(グラム原子)～６×１０（グラム原子）とす
－６－６
ることが良いことが判明した」というのであるから，効果のある臭素の封入量と。された０．１×１０(グラム原子)ないし６×１０（グラム原子   ，すなわち，－６－６）
１．０×１０μｍｏｌ／ｍｍないし６×１０   μｍｏｌ／ｍｍとの数値は，特
－４３－３   ３


定の材質の発光管で特定の数値の内径，内容積，水銀量，電極構造を有する高圧水，，，銀蒸気ランプについて臭素の封入量が異なるものを試作し   特定の数値の管電力管電流，管電圧を印加して点灯させることにより見出されたものである。
イ刊行物４（甲２の４）について
--25
(ｱ)刊行物４には，次の記載がある。
「電極を有する発光管内に希ガスと所定量の水銀を封入するとともに，その封入水銀量をＭＨｇ（モル，管壁負荷をＷＬ（Ｗ／ｃｍ）で表わしたとき，０．２）   ２ＭＨｇ／ＷＬ（モル）以上で１５ＭＨｇ／ＷＬ（モル）以下の範囲のハロゲンを
２２
上記発光管内に封入してなる高圧水銀ランプ（特許請求の範囲）。」「点灯中に発光管の内面に付着し，発光管が黒化して紫外線放射を妨げると同時に，発光管の材料である透光性石英ガラスに失透核を形成し，失透現象を生じさせる。そして点灯時間の経過とともに黒化および失透現象が進行して著しい紫外線出力の低下を来たすと同時に，失透減少が石英ガラスの外表面まで達すると外気が発光管内にリークして点灯不能になる等の事故が発生する。このような現象は発光管の管壁負荷が大きいほど短期間に起こり,」(２頁左上欄１５行目ないし右上欄４行
目）
第３図（１０００時間点灯後の最良な紫外線出力維持率となった封入水銀量ＭＨｇに対する封入ヨウ素ＭＩの比と管壁負荷ＷＬとの関係を示すグラフ）とともに，「紫外線出力維持率を向上させ，発光管の失透現象を防止するためには封入ヨウ素量を封入水銀量ＭＨｇに比例させ管壁負荷ＷＬの２乗に反比例して封入する必要があることが判明した（３頁左上欄５ないし９行目）。」(ｲ)上記(ｱ)の刊行物４の記載によれば，刊行物４には，高圧水銀ランプの発光，（），管内に希ガスと所定量の水銀を封入するとともにその封入水銀量をＭＨｇ   モル管壁負荷をＷＬ（Ｗ／ｃｍ）で表したとき，０．２ＭＨｇ／ＷＬ（モル）以上で
２２
１５ＭＨｇ／ＷＬ（モル）以下の範囲のハロゲンを上記発光管内に封入すること２により，発光管の黒化及び失透現象を防ぐことが記載されている。そして，第３図に示されたグラフによれば，少なくとも，刊行物４が対象とした高圧水銀ランプにおいては，水銀量に対する封入ハロゲン量は，管壁負荷の２乗に反比例する関係にあることが分かる。
ウ本件発明１が対象とする高圧水銀蒸気ランプの水銀蒸気圧は「２００バー，
--26
ルより高く」とされており，刊行物３及び４に記載された高圧水銀蒸気ランプの水銀蒸気圧よりも１桁ほど高い（当事者間に争いがない。。）高圧水銀蒸気ランプにハロゲンガスを封入し，ハロゲン－タングステン輸送サイクルによりランプの黒化，失透を防止し，ランプを長寿命化する技術自体は，上記のとおり，刊行物３，４に記載がある。
そして，ハロゲンの封入量について，本件発明１は「Ｃ１，Ｂｒ又はＩの少な，くとも１つが１０と１０μｍｏｌ／ｍｍ   の間で存する」とされているのに対
－６－４３
し，刊行物３では，臭素が１．０×１０μｍｏｌ／ｍｍ～６×１０   μｍｏｌ
－４３－３
／ｍｍが良いとされており，両者は「１．０×１０   μｍｏｌ」だけで一致し
３－４，
ている。
ところで，最適なハロゲンの封入量は，水銀蒸気圧のみならず，刊行物４に記載されているように，管壁負荷にも依存する。また，原告が主張するように，ランプ容器内の温度も，ハロゲン－タングステン輸送サイクルに寄与するか悪影響を与えるかは実験してみないと分からないから，やはり考慮すべき要素となる（JournalofAPPLIEDPHYSICS,February   1975（乙４）６５４頁のＦＩＧ．５．には，水銀ランプ内の温度が，中心部（約６０００Ｋ）と周辺部（約１０００Ｋ）とで大きな偏りがあることが示されており，そうであれば，水銀ランプ内が平衡状態にあるということはできないから，平衡状態にあることを前提とする理論式は正確には成り立たない。このようにみると，ハロゲンの封入量を律するパラメータには様々な。）ものが考えられるのであって，試行錯誤により最適な値を探索するほかはない。そうすると，刊行物３に記載された臭素の封入量の範囲１．０×１０μｍｏｌ
－４
／ｍｍないし６×１０μｍｏｌ／ｍｍ   の下限値である１．０×１０μｍｏｌ
３－３３－４
／ｍｍは，当業者がこの下限値よりも少ないハロゲンの封入量を試みることの妨３げとはならないというべきである。
したがって，刊行物１に記載された高圧水銀蒸気ランプの発明（引用発明）において，水銀蒸気圧を２００バール以上とし，そこにハロゲンを封入してハロゲンサ
--27
イクルによりランプの黒化，失透を防止しようとする場合，対象とする水銀放電ランプの水銀蒸気圧は１桁低いものの，具体的に試作をして得られた知見を示す刊行物３の記載内容を出発点とし，その数値範囲の前後のハロゲン封入量を試みることは，当業者に普通に期待することができる事項である。
(2)刊行物３（甲２の３）の記載について
刊行物３の発明の詳細な説明には「次に，発光管(1)内に封入される臭素の封，入量を種々変えて超高圧水銀ランプを製作し試験を行ったところ，臭素の封入量として０．１×１０(グラム原子)～６×１０（グラム原子）とすることが良いこ
－６－６
とが判明した。すなわち，封入量が０．１×１０〔グラム原子〕未満であると，
－６
臭素を封入した効果があらわれず（３頁左上欄１ないし７行）との記載がある。」上記(1)ア(ｲ)のとおり，効果のある臭素の封入量とされた１．０×１０μｍｏ
－４
ｌ／ｍｍないし６×１０μｍｏｌ／ｍｍ   との数値は，特定の材質の発光管で特
３－３３


，，，，定の数値の内径内容積   水銀量電極構造を有する高圧水銀蒸気ランプについて臭素の封入量が異なるものを試作し，特定の数値の管電力，管電流，管電圧を印加して点灯させることにより見出されたものであり，逆にいえば，効果が得られなかったというのは，このような特定の仕様の高圧水銀蒸気ランプを対象とした場合にすぎない。したがって，刊行物３の記載は，ハロゲン封入量を決定する試行錯誤の出発点とはなっても，異なる仕様の高圧水銀蒸気ランプのハロゲン封入量を決定するに際して，当業者が封入量を１．０×１０μｍｏｌ／ｍｍ以下に設定するこ
－４３
との妨げとはならない。
(3)出願当時の高圧水銀蒸気放電ランプの開発の流れについてアHIGHPRESSURE   MERCURYVAPOURLAMPSAND   THEIRAPPLICATIONS,1965（乙１１の１）には，次の記載がある。
「第７章『高輝度を有する高圧水銀蒸気ランプ』
７．１序文
第４章では，一般照明目的の高圧水銀ランプについて議論し，第６章では紫外線
--28
域応用の高圧水銀蒸気ランプについて議論した。この章では，光学装置に使用される高圧水銀蒸気ランプを扱う。そのようなランプの最も重要な必要条件は，発光面が小さな寸法であって表面輝度が高いことである。ランプがこれらの必要条件と合致してはじめて，安価な光学機器を設計・製造することが可能となる。高圧水銀蒸気ランプは，この目的に理想的に適していることが示される。前に述べたように，圧力と特定の負荷を増加させると，光出力は増加する。加えて，輝度も増加する。したがって，それらの必要条件に繋がる技術的課題－高圧，光負荷，高電流－を解決できれば，種々の光学機器に適したランプ群を製造できる。これらの高圧水銀蒸気ランプの物理的性質についての包括的な研究と，適した製造技術の開発とによって，高い表面輝度を有する相異なる２種類のランプがもたらされた。
１．球状高圧水銀蒸気ランプ
２．毛細管型（キャピラリー型）超高圧水銀蒸気ランプこの２種類を分類するために，まず，おおよそのデータを与える。
表７．１
ランプ形状球状毛細管型
点灯蒸気圧（気圧）１０～５０５０～２００   （２４０頁）」「この後者（判決注：ランプの黒化の回避）は，ヨウ素や臭素などのハロゲンの一つを微量ランプに導入することによって可能であることが実証されている。白熱灯で明らかなように，これにより，ハロゲンサイクルが働くようになる。温度が適切であれば，電極から管壁に付着するタングステンは，タンステンハライドに変化し，熱い電極に戻されると，そこでタングステンハライドはタングステンとハロゲンに分解する（２９２頁）。」
イ上記アの記載によれば，１９６５年（昭和４０年）において，水銀蒸気圧が２００気圧程度に至る高圧水銀蒸気ランプが，光学機器に適した高輝度のランプとして研究・開発の対象とされ，また，ランプの黒化の問題の解決にハロゲンの導入
--29
によるハロゲン－タングステン輸送サイクルが有効であると認識されていたことが分かる。
そうであれば，刊行物３及び４の記載事項を刊行物１に適用することは，当業者にとって容易であったということができる。
ウ以上のとおりであって，本件発明１のハロゲンの封入量を１０と１０   μ
－６－４
ｍｏｌ／ｍｍの間に特定することは，当業者が容易に想到することができるもの３であるから，審決の判断に誤りはなく，原告主張の取消事由１は，理由がない。
２取消事由２（顕著な効果の看過）について
(1)本件明細書（甲３）には，本件発明の効果について「本発明のランプで，は，実質上一定の出力（Δξ＜２％）と実質上不変の色座標（５０００時間の間Δｘ，Δｙ＜０．０５）を有する５０００時間以上の寿命を得ることができる。この場合ξは効率，ｘおよびｙは色座標である（２頁右欄２７ないし３１行目）と。」の記載がある。
アしかしながら，上記「５０００時間以上の寿命」が，具体的にどのような条件下でどのようなデータが得られたのかについての記載は，本件明細書にない。イまた，請求項１が規定する数値範囲である水銀の量（０．２ｍｇ／ｍｍよ３り多い，水銀蒸気圧（２００バールよりも高い，管壁負荷（１Ｗ／ｍｍ   より大））２きい）及びハロゲン量（Ｃ１，ＢｒまたはＩの少なくとも１つが１０と１０μ－６－４
ｍｏｌ／ｍｍの間で存する）に関し，本件明細書が例示しているのは，次のとお３り，例１，例２及び例３の３例のみである。
「いくつかの実際的な具体例のデータを示すと次の通りである。
例１
封入水銀Hg6mm(0.261mg/mm   )
ハロゲンCHBr   5・10μmol(Br10   μmol/mm）25-6   -53
動作圧力約200bar
2管壁負荷1.30W/mm
--30
例２
封入水銀Hg4mm(0.243mg/mm   )
ハロゲンCHBr   5・10μmol
25-6
動作圧力約220bar
2管壁負荷1.30W/mm
例３
封入水銀Hg2.5mm(0.357mg/mm   )
ハロゲンCHBr   5・10μmol
25-6
動作圧力約300bar
管壁負荷1.36W/mm」
これらの記載によれば，例１，例２及び例３のいずれにおいても，ハロゲンは臭素（Ｂｒ）であり，ハロゲン量は１０μｍｏｌ／ｍｍである。そして，これら
－５３
の例による寿命のデータは記載がない。
ウ本件特許の請求項１は，ハロゲンについて「Ｃ１，ＢｒまたはＩの少なく，とも１つが１０と１０μｍｏｌ／ｍｍ   の間で存する」と規定しており，臭素
－６－４３
以外のハロゲン元素を含み，また，封入量も１０μｍｏｌ／ｍｍから１０   μ
－６３－４
ｍｏｌ／ｍｍまでと広範囲である。塩素（Ｃｌ，臭素（Ｂｒ   ，ヨウ素（Ｉ）は３））


平成８年(行ウ)第９号　違法公金支出差止等請求事件
主文
１　原告らの各訴えのうち，
(1)　被告沖縄県知事Ａに対し，広域基幹林道奥与那線事業に関する公金支出等の
差止めを求める訴え
(2)被告沖縄県知事Ａが，被告Ｂに対し，同被告が広域基幹林道奥与那線事業に関して平成７年５月２日から平成７年８月１４日までに合計４２１０万６４００円の工事請負代金を支出したことについて，不法行為に基づく同支出額相当の損害及びその遅延損害金の賠償請求権を有しているにもかかわらず，その行使を怠ってい
ることが違法であることの確認を求める訴え
(3)　被告Ｂに対し，沖縄県に代位して，同被告が広域基幹林道奥与那線事業に関して平成７年５月２日から平成７年８月１４日までに合計４２１０万６４００円の工事請負代金を支出したことについて，不法行為に基づき同支出額相当の損害及び
その遅延損害金の賠償を求める訴え
をいずれも却下する。
２　被告沖縄県知事Ａが，被告Ｂに対し，同被告が広域基幹林道奥与那線事業に関して工事請負代金等を支出したことについて，不法行為に基づく金３億２９万３６００円並びに内金１３７０万２２９６円に対する平成８年４月１日から，内金１２６２万１７８円に対する同月１５日から，内金８１４万２５６２円に対する同月２６日から，内金１８３７万３７５８円に対する同年５月２日から，内金３７６７万５１３４円に対する同月１５日から，内金１４７７万９６７２円に対する同月３１日から，内金４７２６万７８００円に対する平成９年４月１日から，１４４４万７８円に対する同月４日から，内金５４５０万１２５４円に対する同年５月２日から，内金８７９万８６８円に対する同月３１日から，内金３７７３万１１２０円に対する平成１０年４月１日から及び内金３２２６万８８８０円に対する同年５月１５日から各支払済みまで，年５分の割合による損害賠償請求権を有しているにもかかわらず，その各行使を怠っていることが違法であることを確認する。３　被告Ｂは，沖縄県に対し，金３億２９万３６００円並びに内金１３７０万２２９６円に対する平成８年４月１日から，内金１２６２万１７８円に対する同月１５日から，内金８１４万２５６２円に対する同月２６日から，内金１８３７万３７５８円に対する同年５月２日から，内金３７６７万５１３４円に対する同月１５日から，内金１４７７万９６７２円に対する同月３１日から，内金４７２６万７８００円に対する平成９年４月１日から，１４４４万７８円に対する同月４日から，内金５４５０万１２５４円に対する同年５月２日から，内金８７９万８６８円に対する同月３１日から，内金３７７３万１１２０円に対する平成１０年４月１日から及び内金３２２６万８８８０円に対する同年５月１５日から各支払済みまで，年５分の割合による金員を支払え。
４原告らのその余の請求を棄却する。
５　訴訟費用は，原告らと各被告との間に生じた分をそれぞれ８分し，その１を原告らの負担とし，その余を各被告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の申立て
１　請求の趣旨
(1)　ア　主位的請求
被告沖縄県知事Ａは，広域基幹林道奥与那線事業に関して，公金を支出し，契約を締結若しくは履行し，債務その他の義務を負担し，又は地方債起債手続をとってはならない。
イ　予備的請求
被告沖縄県知事Ａが，被告Ｂに対し，広域基幹林道奥与那線事業に関して，不法行為に基づく金３億４２４０万円の損害賠償請求権並びに内金１億４７４０万円に対する平成８年４月１日から，内金１億２５００万円に対する平成９年４月１日から及び内金７０００万円に対する平成１０年４月１日から各支払済みまで，年５分の割合による損害賠償請求権を有しているにもかかわらず，その各行使を怠っていることが違法であることを確認する。
(2)　被告Ｂは，沖縄県に対し，金３億４２４０万円並びに内金１億４７４０万円に対する平成８年４月１日から，内金１億２５００万円に対する平成９年４月１日から及び内金７０００万円に対する平成１０年４月１日から各支払済みまで，年５分の割合による金員を支払え。
(3)　訴訟費用は被告らの負担とする。
２　被告らの請求の趣旨に対する答弁
(1)本案前の答弁
ア　原告らの訴えをいずれも却下する。
イ訴訟費用は原告らの負担とする。
(2)本案の答弁
ア　原告らの請求をいずれも棄却する。
イ訴訟費用は原告らの負担とする。
第２　事案の概要