一方，被害者は，高校時代から軟式テニスに打ち込み，インターハイで優勝したりしたスポーツマンで，大学卒業後は，テニスショップに就職し，両親，妻，そして不妊治療の後にやっと授かった待望の長男らと共に，子供の成長を楽しみに，良き父，良き夫として平和に暮らす日々を送っていた。事件当夜は，飲酒後，繁華街を通行中，たまたま被告人両名に声をかけたことから，不幸にも本件犯行に遭ったもので，長時間にわたり自動車のトランク内に閉じこめられて身体活動の自由を奪われ，挙げ句の果てに，上記のような冷酷かつ残虐な方法でその命を絶たれているのである。本件によって被害者の受けた精神的，肉体的苦痛には想像を絶するものがあり，上記の家族を残したまま無惨な殺され方をした被害者の無念さは察するに余りある。そして，本件殺害後約２か月を経てようやく発見された際には，既に正視に耐えない姿に変わり果てていたもので，誠に哀れというほかない。また，毎回法廷傍聴に被害者の遺影を持って訪れるその遺族らの心中にも痛恨極まりないものがあると思われる。被害者が行方不明になった後，２か月もの間，その生存に一縷の望みをつなぎつつ不安な日々を過ごした末，被害者死亡という最悪の結末を知らされた遺族らの悲しみは，深く，甚大でもある。被害者の妻は，一家の大黒柱である最愛の夫を奪われたばかりか，突然父親を奪われた幼い長男の心の傷を憂い，児童相談所に通所し，改姓した上，長男が被害者の遺族であるのに，いじめに遭うのではないかとの不安から住み慣れた居所を離れざるを得なくなるなど，苦悩の日々を送っている。被害者の妻は，「主人にこのようなことをした犯人には，主人と同じような目にあってもらいたいと思います。」と述べるなど，遺族らの処罰感情は峻烈である。しかしながら，現段階において，被告人両名は，金銭的な慰謝の措置を何ら講じていない。
そして，本件は，一般市民が繁華街で忽然と行方不明になり，その後，暴力団組員に拉致された上殺害されていたことが明らかになったことなどから，新聞等でも大きく報道され，その惨状の故に周辺住民はもとより一般社会に大きな衝撃を与えた事件であって，その社会的影響も無視できない。
３　被告人Ａは，本件殺人及び死体遺棄等の事案において，被害者の態度に立腹して，まず最初に同人に暴行を加えた上，同人をトランク内に押し込むよう他の組員に命令し，山中においても，被害者から金属製棒を振り回されるや，すぐに確定的殺意を抱き，被告人Ｂにも殺害するよう命じている上，自らも金属製棒や金属バットで被害者を強打するなどし，死体を遺棄する際にも，被告人Ｂと共に被害者を埋める穴を掘り，被害者を運んで土中に埋めるなど実行行為を分担しているのであって，動機は短絡的かつ自己中心的である上，終始主導的かつ中心的な役割を果たしたものといえ，追随的に関与した被告人Ｂに比べるとその責任には重いものがある。加えて，平成１３年６月には，傷害罪により，懲役１０月，執行猶予３年の判決を受けているのであるから，厳に身を慎むべき立場にありながら，そのことを全く意に介することなく，わずか２か月足らずで本件犯行に及んでいるもので，その粗暴さ，規範意識の希薄さは顕著である。また，火炎びんの事案については，対立暴力団の企業舎弟と考えていた有限会社の実質的経営者が生意気であるとして敢行された犯行で，気に入らない者は暴力によって屈服させるという暴力団特有の論理に基づくものであり，動機に酌量の余地はなく，予め下見し投てき場所や時間を決めた後，ビール瓶数本を準備して火炎びん数本を製造するなどした上，深夜，犯行に及んでいるのであって，用意周到かつ計画的なもので，危険な犯行でもある。被告人Ａは，所属暴力団組員である共犯者から本件犯行を持ちかけられて安易にその依頼を引き受け，成り行きの面もあったとはいえ，実際に火炎びんに火を付けて投げつけるという実行行為を担当しており，犯情悪質といわざるを得ない。
このような事情を総合すると，殺人及び死体遺棄等の事案について，その刑責は重大といわざるを得ず，また，火炎びんの事案についてのそれも，軽視することはできない。
そうすると，他方で，殺人及び死体遺棄等の事案について，当初犯行を否認していたものの，捜査段階の途中からは素直に自らの罪を認めるに至り，公判廷においても，被害者に対して申し訳ないことをしてしまい，日々その冥福を祈っており，今後は遺族に対しできる限り民事上の責任を果たしていきたい旨述べるなど，反省の情を示していること，また，計画性が乏しく，偶発的な側面が大きいこと，そして，本件では，被害者の死体が発見されなければ事案の解明は困難であったか，少なくともかなり遅れた可能性があったと思われるところ，被告人Ａは，捜査段階において，犯行当時興奮していたことなどから，走行経路について記憶がかなり混乱していたものの，それでも被害者の死体を発見すべく，できる限り当時のことを思い出して，遺棄したと思われる場所にまで捜査官を案内し，その結果，死体が発見されたもので，このような同被告人の行動が早期の真相の解明に大きく寄与したといえること，同事案をきっかけに，自らの意思で組を脱退したこと，更に，火炎びんの事案については，前記確定裁判の余罪に当たる上，犯行自体未遂に止まっているし，従属的立場にもあったことなど，被告人Ａのために酌むべき事情を十分考慮しても，上記各事案について，それぞれ主文の刑に処するのが相当であると考えた。
４　被告人Ｂは，逮捕監禁，殺人及び死体遺棄の事案に関与しているのであるが，いずれも，要するに，暴力団組織においては，上位者の言うことは絶対でありその意を酌んで率先して行動しなければならないとの暴力団員特有の信念の下，被告人Ａの指示に従って，なんら躊躇することなく犯行に及んだものであり，その理不尽な動機は厳しく非難されるべきものである。そして，被告人Ａから命じられるままにスカイラインの後部トランクを開けるとともに，自身も被害者をトランク内に押し込むのを手伝い，そのまま同車を運転して犯行現場まで走行しており，最初の殺害現場では，被告人Ａから指示されたわけでもないのに，着ていた上着のスエットスーツのフードから紐を引き抜いて，被害者の首に巻いて強く絞め続け，さらに，第２の殺害現場でも，自らの判断で，倒れ込んで動かない被害者に対し，最後のとどめを刺すべく，ビニール製紐をその頸部に７重にも強く巻き付けて絞め上げ，紐がはずれないように２回結ぶなどして，確実に被害者を殺害するよう率先して行動している。また，死体遺棄の際にも，被告人Ａと共に穴を掘り，被害者を運び，土中に埋めているばかりか，さらに，同被告人に対して，被害者の身元が判明しないようにその着衣の中の持ち物を確認するよう進言するなどしている。このように，被告人Ｂは，いずれの犯行についても，重要な役割を果たしている上，その態様は実に冷酷かつ残忍である。したがって，被告人Ｂの刑事責任もまた重いといわねばならない。


平成１５年(行ウ)第５１４号特許料納付書却下処分取消請求事件
口頭弁論終結日　平成１６年１月１９日
判　　　　　　決
原　　　　　　告　　　　　A
訴訟代理人弁護士　　　　菊　池　　　秀
被　　　　　　告　        特許庁長官今　井　康　夫
指定代理人　　　　　　　千　葉　俊　之
同　　　　　　　　　　　　菊地原　正　彦
同　　　　　　　　　　　　佐　藤　一　行
同　　　　　　　　　　　　窪　　　　　進
主　　　　　　文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
特許番号第２６１８２６８号の特許権に係る第５年分特許料納付書に関し，被告がした平成１４年４月１日付けの却下処分を取り消す。
第２　事案の概要
原告は，後記特許権について特許料及び割増特許料の追納期限の経過後にその追納手続をした。これに対して，被告は同特許料納付書について却下処分（以下「本件却下処分」という。）をした。原告は被告に対して，本件却下処分は特許法（以下「法」という。）１１２条の２第１項の解釈，適用を誤った違法があるとして，その取消しを求めた。
１　争いのない事実等
(1)　原告の有していた特許権
原告は，次のとおりの特許権（以下「本件特許権」という。）を有していた。
特許番号　　　　　　　　　　　第２６１８２６８号
発明の名称　　　　　　　　　　魚用冷却液
出願日　　　　　　　　　　　　昭和６３年６月３日登録日　　　　　　　　　　　　平成９年３月１１日登録抹消日                      平成１３年１２月５日
(2)　特許料等の納付期限徒過の経緯
ア　      本件特許権の第５年分の特許料（以下「第５年分特許料」という。）の納付期限は平成１３年３月１１日であり，法１１２条１項，２項に基づく追納期限は同年９月１１日である。原告は，第５年分特許料及び割増特許料（両者を併せて以下「本件特許料等」という。）の納付に関する事務を，特許事務を行っているスウェーデン国ストックホルム所在のパトラフィー・エービー（以下「パトラフィー」という。）所属の者（以下「パトラフィー担当者」という。）に委任し，パトラフィー担当者は，同事務を，特許事務を専門としている英国チャンネルアイランズ，ジャージー島所在のコンピュータ・パテント・アンニュイティーズ・リミテッド・パートナーシップ（以下「ＣＰＡ」という。）所属の者（以下「ＣＰＡ担当者」という。）に委任していたが，ＣＰＡ担当者は，追納期限である同年９月１１日までに本件特許料等を追納しなかった。
イ　その具体的な経過は，次のとおりである。
(ア)　原告は，平成１３年８月２３日，パトラフィー担当者に対し，ファックスにより，本件特許料等の納付を依頼し，特許料等の納付に必要な金額を送金した。パトラフィー担当者は，平成１３年９月５日付け電子メールにより，ＣＰＡ担当者に対し，本件特許料等の納付を依頼した。パトラフィー担当者からの上記依頼を受けたＣＰＡ担当者は，平成１３年９月５日付け電子メールにより，パトラフィー担当者に対し，上記依頼を了解した旨伝え，ＣＰＡのコンピュータに本件特許権に関するデータを入力した。（以上，甲６，乙８ないし１１）(イ)　ところで，パトラフィー担当者からの電子メールによる依頼においては，特許査定の日が「1997-03-11」と表示されており，これは１９９７年３月１１日を意味するものであったが，ＣＰＡ担当者からデータ入力の指示を受けたデータ入力スタッフは，これを１９９７年１１月３日を意味するものと誤解し，そのようにコンピュータに入力した。そのため，ＣＰＡのコンピュータにおいては，第５年分特許料の納付期限が平成１３年１１月３日と処理され，ＣＰＡ担当者は，納付期限を誤解したため，平成１３年９月１１日までに本件特許料等を納付しなかった。（以上，甲６，乙８ないし１１）
(3)　本件却下処分等の経緯


原告は，平成１３年１２月１２日，法１１２条１項の追納期間内に本件特許料等を納付できなかったことについて，法１１２条の２第１項の「その責めに帰することができない理由」が存在するとして，被告に対し，本件特許料等の納付書（以下「本件納付書」という。）を提出した（甲２，４）。これに対し，被告は，平成１４年１月２１日付けの却下理由通知書により，本件特許料等を納付することができる期間（追納期間を含む）内に納付されないため，本件特許権は平成１３年３月１１日に消滅しており，本件特許料等の納付は権利消滅後の年分に係る納付であるから，本件納付書は不適法である旨通知した（甲３，乙２）。原告は，平成１４年２月２５日付け弁明書を提出したが，被告は，上記却下理由通知書記載の理由が解消されないとして，同年４月１日付けで，本件納付書について，手続を却下する旨の本件却下処分をし（甲４，５，乙３），本件特許は，平成１３年３月１１日付けで登録が抹消された（乙１）。なお，原告は，平成１４年４月２３日，被告に対し，本件却下処分について，行政不服審査法に基づく異議申立てを行ったが，被告は，平成１５年６月１０日，同異議申立てを棄却する旨の決定をした（甲６，７，乙４，５）。
２　争点
本件特許料等を追納期間内に納付しなかったことについて，原告に法１１２条の２第１項の「その責めに帰することができない理由」があるか。
３　当事者の主張
（原告の主張）
(1)　法１１２条の２第１項所定の「その責めに帰することができない理由」の
意義
法１１２条の２第１項の「その責めに帰することができない理由により・・・納付することができなかったとき」とは，以下のとおり，「故意によらず」又は「相当の注意を払っていたにもかかわらず」「納付することができなかったとき」を広く含むものと解すべきである。
ア　法１１２条の２は，平成６年に，特許料追納期間経過後の特許権回復を幅広く認める諸外国からの要請に基づき新設されたが，米国や欧州諸国においては，「故意によることなく，納付期間を徒過した場合」や「相当の注意を払っていたにもかかわらず，なお，納付期間を徒過した場合」に広く特許権の回復が認められている。特許法の分野は，その特殊性から，特に規制の国際的調和・統一が要求される分野である。したがって，法１１２条の２の「その責めに帰することができない理由」の解釈も，国際的な考え方に一致するよう解釈すべきである。イ　法１１２条の２第１項により幅広い特許権の回復が認められたとしても，①法１１２条の３の回復した特許権の効力制限規定や民法上の損害賠償規定が存在すること，及び②特許権回復が最長でも失効後６か月に限定されていること等を考慮すれば，第三者を害する可能性はない。
ウ　仮に，被告の主張するとおり「その責めに帰することができない理由」の意義について「天災地変のような客観的理由に基づいて手続をすることができない場合，又は通常の注意力を有する原特許権者が万全の注意を払ってもなお特許料の追納期間内に特許料を納付できないような主観的理由がある場合」と狭く解釈すると，法１１２条の２第１項によって特許権の回復が認められる事例はほとんどなくなり，国際的な考え方に合わせて，広く回復を認めようとした平成６年特許法改正の趣旨に反する結果になる。
エ　法律の規定は，法令ごと，条項ごとに具体的な事情が異なるので，必ずしも他の条項又は法令に規定された「責めに帰することができない理由」の解釈と軌を一にする必要はない。法１１２条２項や法１７３条２項，民訴法９７条１項の規定と同様の解釈をする必要性はない。
(2)「その責めに帰することができない理由」の存在原告が本件特許料等の追納期限まで追納できなかった経緯は，前記第２の１(2)のとおりであり，上記の経緯によれば，本件においては，「その責めに帰することができない理由」が存在した。                              すなわち，ア　ＣＰＡのデータ入力担当者が，本件特許の特許査定の日を１９９７年１１月３日と誤ってコンピュータに入力したのは，日付の表記について，月・日の順に並べる米国式表記と，日・月の順に並べる英国式表記の二つの方式があり，代理人であるパトラフィー担当者はスウェーデン所在の法人に勤務する者で，日付を米国式により記載する習慣を有していたのに対し，復代理人であるＣＰＡ担当者の履行補助者であるデータ入力スタッフは英国所在の法人に勤務する者で，日付を英国式により理解する習慣を有していたという事情による。そして，ＣＰＡは，日付表記に英国方式と米国方式の二つの方式があり，その間で誤解を生じないよう注意すべきことを十分に了知していたため，特許権管理に関するコンピュータシステム上も，日付の入力について，英国方式と米国方式を切り換えるファンクションボタンを用意し，さらに，コンピュータ画面上には，日付の入力方式が英国方式か米国方式かを示す注意書きが出るようなシステムを構築し，スタッフの教育に当たっても，日付表記が２通りある点について注意を促す教育訓練を行っていたのであり，それにもかかわらず，本件の過誤が生じたのは，不慮の事故というべきものである。
このように，ＣＰＡ担当者が本件特許料等を追納期限までに納付できなかったのは，日付の表記に関する習慣の違いに起因した，通常の注意力を有する者が万全の注意を払っても避けられない事情によるものであるから，パトラフィー担当者，ＣＰＡ担当者，ＣＰＡのデータ入力スタッフには，本件特許権の特許料を追納期間内に納付できなかったことに，法１１２条の２第１項の「その責めに帰することができない理由」があったというべきである。
イ　原告は，特許権者としてなすべきことはすべて尽くしたので，原告には，追納期間内に特許料が納付されなかったことについて，何らの落ち度もない。仮に，代理人であるパトラフィー担当者，復代理人であるＣＰＡ担当者，履行補助者であるＣＰＡのデータ入力スタッフに，追納期間内に特許料の納付がされなかったことについて過失があったとしても，代理人，復代理人やその履行補助者の過失を本人の過失と同視することはできないから，原告には，「その責めに帰することができない理由」があったというべきである。
（被告の主張）
(1)　法１１２条の２第１項所定の「その責めに帰することができない理由」の
意義


法１１２条の２第１項は，特許料の不納付により消滅した特許権の回復を図るために設けられた規定である。平成６年改正法において，特許料の追納による特許権の回復に関して，同項で「責めに帰することができない理由」を要件としたのは，法１２１条２項，１７３条２項，民訴法１５９条１項（平成６年改正法当時）等の他の条項においても，ある手続を一定の期間内に行うことができなかった場合を救済する要件として同様のものが定められていたこと等との整合性を図ったからである。また，同条項の解釈に当たっては，①そもそも特許権の管理は特許権者の自己責任の下で行われるべきものであること，②失効した特許権の回復を無期限に認めると第三者に過大な負担を強いることなど，特許権の保護と第三者による特許権の利用の保護との調和を図る必要がある。
そうすると，法１１２条の２第１項の「その責めに帰することができない理由により・・・納付することができなかったとき」とは，天災地変のような客観的な理由に基づいて手続をすることができない場合，又は通常の注意力を有する原特許権者が万全の注意を払ってもなお特許権の追納期間内に特許料を納付できないような場合を指すと解すべきである。
(2)「その責めに帰することができない理由」の不存在ア　日付の表記に関して，「月・日」の順で表記する米国式と，「日・月」の順で表記する英国式とがあり，いずれの方式により表記されたかについて誤解を避けるための注意を払うべきことは当然といえる。そして，パトラフィーからＣＰＡに本件特許料等の納付事務を依頼した電子メールのタイトルは，「UrgentPaymentOrder」（大至急の支払依頼に関する件）とあり，その支払期限が何時であるかが同電子メールの最重要の情報であることは容易に分かる状況であったから，ＣＰＡ担当者としては，特許査定の日についての「1997-03-11」との表記が，３月１１日を意味するものであるか，１１月３日を意味するものであるかについて確認すべきであったのに，そのような確認をしていない。
したがって，ＣＰＡ担当者が，特許査定の日について，１９９７年３月１１日を意味する，米国式表記の「1997-03-11」を英国式表記によるものと軽信して，１９９７年１１月３日と誤解したことには重大な過失があったというべきである。同様に，ＣＰＡのデータ入力スタッフとしても，上記の「1997-03-11」との表記が，米国式と英国式のいずれの方式による表記かの確認を怠った点に過失がある。
イ　復代理人又はその履行補助者の過失により特許料追納期限を徒過した場合に本人がその責めを負うのは当然である。上記のとおり，原告の復代理人であるＣＰＡ担当者及びその履行補助者であるＣＰＡのデータ入力スタッフに，本件特許料等を追納期間内に納付しなかったことについて過失がある以上，本人である原告はその責めを負う。
ウ　したがって，原告には，本件特許料等を追納期間内に納付しなかったことについて過失が認められ，法１１２条の２第１項の「その責めに帰することができない理由」はないというべきである。
第３　当裁判所の判断
１　法１１２条の２第１項の「その責めに帰することができない理由」の意義に
ついて
法１１２条の２第１項の「その責めに帰することができない理由により・・・納付することができなかったとき」とは，「天災地変のような客観的な理由により追納期限内に追納できなかった場合」あるいは「通常の注意力を有する当事者が万全の注意を払ってもなお追納期限を徒過せざるを得なかったような場合」を意味するものと解するのが相当である。
この点について，原告は，外国では，追納期間の徒過が故意でない場合に特許権の回復を認める立法例もあり，法１１２条の２第１項が制定された経緯からすると，上記のような立法例との調和を図る必要があり，同条項の「その責めに帰することができない理由により」納付期間を徒過した場合とは，故意でない場合を含めて広く解すべきである旨主張する。
しかし，「その責めに帰することができない理由」の意義について，原告の主張のように，重大な過失がある場合も含めて拡大して解釈することは，同条項の文言に明らかに反し，到底採用できないというべきである。また，我が国の規定を，外国の立法例との調和のために，文理に反して解釈しなければならない理由はない（そもそも，パリ条約５条の２第２項も，特許料の不納により失効した特許権の回復を定めることができる旨規定しているにとどまり，特許料の不納により失効した特許権の回復について，国内法を立法するか否かは締結国の自由としている。）。したがって，原告の上記主張は失当である
２「その責めに帰することができない理由」の存否についてそこで，以下，このような解釈を前提として，原告に「その責めに帰することができない理由」があったかどうかを検討する。
(1)　我が国においては，特許権を存続させるためには，所定の納付期限内に特許料を納付することが求められ（法１０８条，１１２条１項，１１２条の２第１項），納付がされない場合には当該特許権は消滅する制度が採用されている（法１０７条，１１２条４項）。このような制度の下において，特許料の納付期限及び追納期限の確認等は，特許権を維持・管理するに当たって，基本的かつ重要な事項であるといえる。


平成１３年（行ケ）第５９５号　特許取消決定取消請求事件平成１６年２月１２日判決言渡、平成１６年１月２９日口頭弁論終結
判　　　　決
原　　　告　          住友電気工業株式会社
訴訟代理人弁理士　　　西川繁明
被　　　告　　　　　　特許庁長官　今井康夫
指定代理人　　　　　　中島次一、一色由美子、井出隆一、林栄二、大橋信彦
主　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
特許庁が異議２０００－７２９０５号事件について平成１３年１１月１５日にした決定を取り消す、との判決。
第２　事案の概要
１　特許庁における手続の経緯
(1)　本件特許
原告が特許権者である本件特許第３００３８３７号（発明の名称「架橋性ポリエチレン組成物及び電線、ケーブル」）は、平成６年９月７日に特許出願され（特願平６－２４０５５２号）、平成１１年１１月１９日に設定登録された。
(2)　異議
本件特許について、平成１２年７月２７日異議の申立てがあり（異議２０００－７２９０５号）、原告は、平成１３年１月９日に訂正請求をしたが、特許庁は、平成１３年１１月１５日、「訂正を認める。特許第３００３８３７号の請求項１ないし３にかかる特許を取り消す。」との決定をし、その謄本を平成１３年１２月５日原告に送達した。
２　特許請求の範囲
平成１３年１月９日付けの訂正請求書に添付された訂正明細書（甲４の２。以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の記載は、以下のとおりである。【請求項１】エチレンとブテン－１の共重合体であり、温度１９０℃、荷重２１６００ｇで測定したメルトインデックスが４５ｇ／１０分以上、１６０ｇ／１０分以下である直鎖状低密度ポリエチレンに、シラン化合物、有機過酸化物及びシラノール縮合触媒を添加してなる押出成形用の架橋性ポリエチレン組成物。【請求項２】平均粒径が０．０５ｍｍ～２．０ｍｍのグラニュー状直鎖状ポリエチレンを用いたことを特徴とする請求項１記載の架橋性ポリエチレン組成物。【請求項３】請求項１ないし、請求項２の架橋性ポリエチレン組成物の被覆層を具え、該被覆層が架橋されていることを特徴とする電線、ケーブル。（以下、上記請求項１ないし３に係る発明をそれぞれ「本件発明１」ないし「本件発明３」という。）
３　決定の理由の要旨
決定は、(1)本件発明１と引用例１（特開昭５４－１３２６４８号公報。甲５）に記載された発明とを対比し、両発明は実質的に同一であるから、本件発明１は引用例１に記載された発明であると判断し、また、(2)本件発明２及び３は、引用例１に記載された発明及び引用例３（特開昭５４－１２７９４４号公報。甲７）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであると判断して、本件発明１ないし３についての特許を取り消した。その判断の要旨は、以下のとおりである。
（本件発明１について）
本件発明１と引用例１の発明とを対比する。
１　両者は、エチレン系重合体、シラン化合物、有機過酸化物及びシラノール縮合触媒からなる組成物である点で一致する。
本件発明１のエチレン系重合体は、エチレンとブテン－１との共重合体であり、かつ、特定のメルトインデックスを有する直鎖状低密度ポリエチレンであるのに対し、引用例１の発明のエチレン系重合体は、エチレン－α－オレフィンとの共重合体であって、該α－オレフィンがブテン－１であるかどうか明らかでなく、また、メルトインデックスが記載されていない点で一応相違する。しかしながら、引用例１には、エチレン－α－オレフィン共重合体として、商品名ネオゼックス２０１５Ｍを用いた例（摘示事項ｅ）が記載されており、一方、刊行物２には、L-LDPE樹脂（直鎖状低密度ポリエチレンの略記）としてエチレン－ブテン－１共重合体樹脂を挙げ、それがネオゼックスという商品名で市販されていることが記載されているのであるから、引用例１のネオゼックス２０１５Ｍは、エチレンとブテン－１との共重合体であり、かつ、直鎖状低密度ポリエチレンであるものと認められる。
また、Ｚが作成した実験報告書（甲９）によると、ネオゼックス２０１５Ｍは、温度190℃、荷重1600ｇで測定したメルトインデックスは、62ｇ／10分であるので、ネオゼックス２０１５Ｍは、本件発明１の直鎖状低密度ポリエチレンに該当する。引用例１には、ネオゼックス２０１５Ｍ、ビニルトリメトキシシラン（シラン化合物の一種）及びジクミルパーオキサイド（有機過酸化物の一種）を押出機を用いてペレットとすることが記載されており（摘示事項ｅ）、さらに、シラノール縮合触媒の添加時期について、「シラノール縮合触媒はポリオレフィンとシランの反応前、反応中、あるいは反応後に混入することができる。」と記載されていることから（摘示事項ｇ）、この「反応前」という記載は、シラノール縮合触媒をポリオレフィン、シラン化合物及び有機過酸化物と一括して、押出機に供給することであると解することができる。
そして、本件発明１においても、「組成物」は、シラノール縮合触媒を直鎖状低密度ポリオレフィン、シラン化合物及び有機過酸化物と一括して、押出機に供給することにより得ている。
さらに、引用例１には、シラン変性ポリオレフィンが架橋性であることが記載されている。
結局、本件発明１と引用例１の発明との相違点はなく、引用例１には「組成物」の形で発明を表現していないけれども、両発明は実質的に同一であるものと認められる。


２　特許権者（原告）は、引用例１の発明は、「ポリオレフィンをシラン変性するにはポリオレフィンと上記シラン及び有機ラジカル生成化合物を任意の装置で混合して140℃以上の温度とポリオレフィンの分解温度との間の任意の温度、好ましくは180ないし250℃で２ないし５分間反応させる。」（第４頁右上欄第１３～１８行）、「このようにして得たシラン変性ポリオレフィンを架橋するにはシラン変性ポリオレフィンを通常押出、或いはその他の処理によって成形した後、シラノール触媒の存在下水と反応させる。」（第４頁左下欄第１～５行）と記載されていること及び実施例からみて、ネオゼックス２０１５Ｍ、ビニルトリメトキシシラン及びジクミルパーオキサイドを押出機を用いてペレットとし、そのペレットとマスターバッチ（高圧法ポリエチレンとシラノール縮合触媒とからなる）とを押出機に供給して成形品を得ているのであるから、すなわち、引用例１の発明は、まず、直鎖状低密度ポリオレフィンとシランと有機過酸化物から押出機中で反応させ、シラン変性ポリオレフィン（ペレット）をつくり、成形時にシラノール縮合触媒を添加するいわゆる２工程方式であるのに対し、本件発明１は、直鎖状低密度ポリオレフィンとシランと有機過酸化物及びシラノール縮合触媒料を押出機に供給し成形品をつくるいわゆる１工程方式である点（相違点１）、引用例１の発明は、直鎖状低密度ポリオレフィンとは異なる高圧法ポリエチレン（マスターバッチ）を併用しているのに対し、本件発明は、特定の直鎖状低密度ポリオレフィンを単独で用いる点（相違点２）で相違していると主張している。
特許権者が主張する相違点について検討する。
・相違点１について
特許権者が主張している第４頁右上欄第１３～１８行及び第４頁左下欄第１～５行の記載に引き続いて、「シラノール縮合触媒を反応系に存在させるには水にさらす前にポリオレフィンに混入させておけばよい。」（第４頁第５～７行）と記載した上で、引き続いて、「シラノール縮合触媒はポリオレフィンとシランの反応前、反応中、あるいは反応後に混入することができる。」（摘示事項ｇ）と記載されているのであるから、この摘示事項ｇの記載がシラノール縮合触媒の添加時期を具体的に明示し、すなわち、「反応前」は１工程方式を採用することを明示している。そして、１工程方式を採用しても、第４頁右上欄第１３～１８行及び第４頁左下欄第１～５行の記載と相反するものでもない。（第４頁右上欄第１３～１８行及び第４頁左下欄第１～５行の記載は、シラノール縮合触媒の添加時期を指定しているのではなく、有機ラジカル生成化合物及びシラノール縮合触媒がいつどのようにポリオレフィン及びシラン化合物に作用するかを説明しているのである。）したがって、この点は相違点ではない。
・相違点２について
引用例１には、「エチレン－α－オレフィン共重合体を単独で用いること」（摘示事項ａ）が記載されている。したがって、この点は相違点ではない。結局、特許権者の主張は、上記「本件発明１と引用例１の発明との相違点はない。」とする判断を覆すものではない。
（本件発明２について）
本件発明２は、請求項１を引用し、平均粒径が0.05～2.0ｍｍのグラニュー状直鎖状低密度ポリエチレンを用いることに限定するものである。しかしながら、引用例３には、ポリエチレン系樹脂、シラン化合物、有機過酸化物及びシラノール縮合触媒から、架橋ポリエチレンを製造するという引用例１の発明と同一の技術分野で、該ポリエチレンとして、15メッシュから50メッシュ（粒子径508ミクロン－1963ミクロン、0.508～1.963ｍｍ）の範囲内に粒度分布を有する顆粒状ポリエチレンを用いることが記載されているのであるから、引用例１の発明においてこの程度の粒子のポリオレフィンを用いることは、当業者が容易にできることである。
（本件発明３）について
本件発明３は、請求項１あるいは請求項２を引用し、該組成物を架橋した被覆層とする電線、ケーブルに係る発明である。
引用例１には、シラン変性ポリオレフィンを架橋することが記載されていること、ケーブルに適用することが記載されているのであるから、本件発明３において、請求項１を引用する場合には、引用例１に記載された発明であり、請求項２を引用する場合には、引用例１及び２に記載された発明に基づいて当業者が容易にできた発明である。
第３　原告主張の決定取消事由
決定は、本件発明１と引用例１記載の発明との対比において、引用例１記載の発明の認定を誤った結果、両者に相違点はないとの誤った認定判断をし（取消事由１）、本件発明２の進歩性の判断を誤り（取消事由２）、本件発明３の進歩性判断も誤った（取消事由３）ものであるから、違法なものとして取り消されるべきである。
１　取消事由１（本件発明１と引用例１記載の発明との対比における認定判断の誤り）
決定は、本件発明１と引用例１記載の発明とを対比し、両者の間に相違点はないと認定判断したが、誤りである。
(1)　引用例１に１工程方式が記載されているとした認定の誤りア　シラン変性架橋ポリオレフィン成形品を製造する方法は、２工程方式と１工程方式に大別される。２工程方式では、(A)ポリオレフィン、シラン化合物、及び有機過酸化物を反応させてシラン変性ポリオレフィンを製造し、次いで、(B)シラン変性ポリオレフィン（通常、ペレット状）にシラノール縮合触媒を加えて成形用押出機に供給し、溶融押出しして成形品の形状に成形した後、該成形品を水分と接触させて架橋させる。また、この２工程方式の変形として、工程(A)において、シラノール縮合触媒の存在下にシラン変性ポリオレフィンを製造する方法があり、この場合には、工程(A)でシラノール縮合触媒を含有するシラン変性ポリオレフィン組成物を製造し、次いで、工程(B)で、シラノール縮合触媒を含有するシラン変性ポリオレフィン組成物を成形用押出機に供給し、押出成形して成形品を成形した後、成形品を水分と接触させて架橋させる。他方、１工程方式では、ポリオレフィン、シラン化合物、有機過酸化物、及びシラノール縮合触媒を含有する架橋性ポリオレフィン組成物を成形用押出機に供給し、成形用押出機中でシラン変性反応させるとともに、成形品の形状に押出成形し、次いで、該成形品を水分と接触させて架橋させる。
本件発明の「押出成形用の架橋性ポリエチレン組成物」は、１工程方式に用いられる組成物であって、あらかじめシラン変性ポリオレフィンの製造工程(A)を経ることなく、全ての原料を成形用押出機に供給し、成形品の形状に成形するものである。
これに対し、引用例１は、２工程方式を開示するのみであるから、両者は相違する。


この点に関し、決定は、引用例１の「シラノール縮合触媒はポリオレフィンとシランの反応前、反応中、あるいは反応後に混入することができる。」との記載は、シラノール縮合触媒の添加時期を示すもので、「反応前」は１工程方式の採用を明示しているから、相違点はないと判断した。しかし、引用例１の「反応前」は、１工程方式を採用することを明示するものではなく、２工程方式において、シラノール縮合触媒をシラン変性反応前に混入することを教示するものにすぎない。よって、引用例１が１工程方式の採用を明示しているとの決定の認定判断は誤りである。
(2)　「押出成形用の組成物」についての認定の誤り決定は、「本件発明１と引用例１の発明との相違点はなく、引用例１には「組成物」の形で発明を表現していないけれども、両発明は実質的に同一であるものと認められる。」と判断しているが、誤りである。
引用例１には、ポリオレフィンを変性するための反応装置として押出機を記載しているが、これはシラン変性反応工程(A)で使用されるものであって、この押出機で成形品を押出成形するものではない。引用例１の方法では、工程(A)でシラン変性ポリオレフィンを製造し、次の成形工程(B)においてシラン変性ポリオレフィン（通常はペレット）を押出成形して成形品を製造しているのであって、この２工程方式はポリオレフィンとシランとの「反応前」にシラノール縮合触媒を混入させる場合でも採用されている。したがって、引用例１では、シラン変性ポリオレフィンとシラノール縮合触媒とを含有する組成物が押出成形用の組成物となっている。これに対して、本件発明の架橋性ポリオレフィン組成物は、これを押出成形機に供給して成形品の形状に押出成形するものであって、予めシラン化合物で変性したシラン変性ポリオレフィンを含有するものではない。
全成分を押出機に供給してシラン変性する場合のあることを示唆する記載が引用例１にあることを根拠に本件発明と引用例１の発明とは実質的に同一であるとした決定に誤りがあることは明らかである。
(3)　成形品の実質的な相違
引用例１で採用している２工程方式と本件発明で採用する１工程方式とでは、形式的な差異のみならず、得られる成形品に実質的な差異がある。引用例１の実施例には、本件発明と同じＪＩＳ　Ｃ－３６０５に準拠して測定したケーブルの抗張力、伸び及び加熱変形率のデータが示されているが（甲５の第１表）、伸びの測定値の最高はせいぜい４３４％であり（実施例１）、いまだ十分ではない。実際、本件明細書の参考例１（２工程方式）のケーブル物性も、１工程方式に比べて伸びの値が低くなっている。
しかも、引用例１の発明では、前記した通り、「特殊ポリオレフィン単独のシラン変性物は、架橋後の伸びはすぐれているが、メルトインデックス（Ｍ．Ｉ．）が非常に小さく、ケーブルヘの加工性が必ずしも十分とは言えない。従って架橋物の伸び特性を改善し、しかもシラン変性物の加工性を改善するためには、前記特殊ポリオレフィンに高圧法ポリエチレンを混合した組成物をシラン変性に供することがより望ましい。」（甲５の３頁右上欄１９行～左下欄６行）と、高圧法ポリエチレンの混合を教示しているが、それによって伸びが大きく低下して、加熱変形率も大きくなっている（表１の実施例２～４）。
(4)　本件発明１と引用例１記載の発明とが異なること以上(1)ないし(3)で述べたように、引用例１は２工程方式である上、高圧法ポリエチレンの混合を示唆しており、本件発明とは技術的思想が相違している。しかも、引用例１には、その結果、伸びと加熱変形率が悪化することが示されている。また、引用例１には、ポリオレフィンとしてエチレン－α－オレフィン共重合体を単独で使用する場合のあることが記載されているものの、高圧法ポリエチレンの混入に関連して、実際には触媒マスターバッチの形で未変性の高圧法ポリエチレンを混合している（実施例１）。
したがって、本件発明１は、引用例１に記載された発明ではない。
２　取消事由２（本件発明２の進歩性判断の誤り）
決定は、本件発明２について、「本件発明２は、請求項１を引用し、平均粒径が０．０５～２．０ｍｍのグラニュー状直鎖状低密度ポリエチレンを用いることに限定するものである。しかしながら、引用例３には、ポリエチレン系樹脂、シラン化合物、有機過酸化物及びシラノール縮合触媒から、架橋ポリエチレンを製造するという引用例１の発明と同一の技術分野で、該ポリエチレンとして、１５メッシュから５０メッシュ（粒子径５０８ミクロン－１９６３ミクロン、０．５０８～１．９６３ｍｍ）の範囲内に粒度分布を有する顆粒状ポリエチレンを用いることが記載されているのであるから、引用例１の発明においてこの程度の粒子のポリオレフィンを用いることは、当業者が容易にできることである。」と判断したが、誤りである。
引用例３は、シラン変性によるポリオレフィンの架橋方法において顆粒状ポリオレフィンを使用することを教示しているが、ポリオレフィンがペレットの形状で供給されている場合が多いことを指摘した上で（甲７の１頁右下欄１４～１８行）、「ところがこれらの高融点または高分子量を有するポリオレフィンは一般的に密度が高くなる傾向にあり、液状物質の浸透および拡散速度が低下してしまう。このため、この種のポリオレフィンにシラングラフト水架橋法を適用する場合、従来のようにペレットの形状では成形品の外観および特性上種々の欠点を生ずることが判ってきた。」（同２頁左上欄末行～右上欄６行）と、高密度ポリオレフィンを使用する場合に顆粒状ポリオレフィンを使用することを教示している。引用例３の表２には、顆粒状ポリオレフィンとして、密度が０．９８５ｇ／ｃｍ３の高密度ポリエチレンであるショーレックスＳＳ４００２ＦＤ（表１に示されている。）を用いた配合例３～６の場合に、押出外観が良好で絶縁体の発泡もないことが示されている。これに対して、本件発明２は、特定の直鎖状低密度ポリエチレンとしてグラニュー状（顆粒状）のものを使用するので、それによって、抗張力、伸び及び加熱変形率が顕著に優れたケーブル等の成形品が得られるのである（実施例４）。このような本件発明２の構成は、顆粒状の高密度ポリエチレンの使用を教示している引用例３の記載からは、当業者といえども容易に想到することができず、しかも本件発明２の奏する顕著な作用効果は引用例１と引用例３の教示を組み合わせても予期することはできない。
本件発明２は、引用例１及び３に記載された技術的事項を寄せ集めることにより当業者が容易に想到することができたものではなく、その作用効果もこれらの引用例の記載からは予測できない。
３　取消事由３（本件発明３の進歩性判断の誤り）


決定は、本件発明３について、「本件発明３は、請求項１あるいは請求項２を引用し、該組成物を架橋した被覆層とする電線、ケーブルに係る発明である。引用例１には、シラン変性ポリオレフィンを架橋することが記載されていること、ケーブルに適用することが記載されているのであるから、本件発明３において、請求項１を引用する場合には、引用例１に記載された発明であり、請求項２を引用する場合には、引用例１及び２（原告注．３の誤記）に記載された発明に基づいて当業者が容易にできた発明である。」と判断したが、誤りである。前記したとおり、本件発明１の押出成形用の架橋性ポリエチレン組成物は、引用例１に記載されたものではなく、また、本件発明２の組成物は、引用例１及び引用例３の記載から容易に推考できたものではないから、これらの本件発明１又は２の押出成形用の架橋性ポリエチレン組成物の被覆層を備え、該被覆層が架橋されている電線、ケーブルは、引用例１に記載されたものと同じではなく、また、引用例１と引用例２の教示を組み合わせることにより当業者が容易に想到することができたものでもない。
しかも、本件発明３の電線、ケーブルの奏する前記のような顕著な作用効果は、引用例１及び３の記載からは到底予測することはできない。
第４　被告の反論の要点
１　取消事由１（本件発明１と引用発明１との対比における認定判断の誤り）に
対して
(1)　１工程方式と２工程方式について
引用例１にも、そこで参照文献として記載されている甲第１１号証にも、ポリオレフィンとシラン、遊離ラジカル発生剤及びシラノール縮合触媒からなる組成物が、架橋ポリオレフィンの製造原料として明確に開示されている。原告は、上記組成物が、その後「１工程方式」で成形されるか「２工程方式」で成形されるかで組成物としての違いが生じるかのように主張するが、そもそも本件請求項１には、「１工程方式」あるいは「２工程方式」という語は用いられておらず、「１工程方式」であるか否かは、本件発明１とは関係のないことである。原告の主張は、請求項の記載に基づくものではなく、失当である。
(2)「押出成形用の組成物」について
原告は、引用例１では、押出機はポリオレフィンをシラン変性する反応装置として用いられるのであって成形品を押出成形するものではないとし、引用例１における押出成形用の組成物は、「シラン変性ポリオレフィン」とシラノール縮合触媒とを含有する組成物である、と主張している。
この主張は、引用例１の反応前にシラノール縮合触媒を混入した場合の組成物、すなわち「ポリオレフィンとシラン及び有機ラジカル生成化合物、シラノール縮合触媒からなる組成物」が直接押出成形されないことをもって押出成形用ではないという趣旨と解されるが、引用例１の該組成物が押出機内でシラン変性反応がなされるとの記載（甲５の４頁右上欄）をみれば、変性反応後すぐに押出成形される場合も十分に開示されていると理解することができる。さらに、仮に、該組成物がいったんシラン変性反応を行わせた後、別工程として押出成形された場合でも、最終的には押出成形品になるのであるから、該組成物は「押出成形用」の組成物であるといえる。
結局、変性反応と押出成形が異なる装置で別工程で行われようと、同一押出機で同時に行われる場合であろうと、前記組成物が最終的に押出成形品になる以上、それが「押出成形用」の組成物であることに変わりはない。なお、原告は、引用例１のシラン変性架橋ポリオレフィン成形品があたかも２工程方式でしか製造し得ないかのように主張し、本件発明の組成物は１工程方式に用いられるものであることを強調するが、上記ポリオレフィン成形物の製法として１工程方式も２工程方式と並んで周知（甲７、乙３（特開昭５１－８２３６１号公報。これは本件明細書【００１１】において１工程方式の製法として原告自身が挙げている文献である。））であって、何ら格別の方法ではない。
(3)　成形品について
原告は、引用例１に開示された組成物が参考例１の組成物に相当するとの前提で、本件明細書の参考例１（甲４の１、段落【００１２】参照）は実施例のケーブルと比較し物性が悪いと主張する。しかし、上記したとおり、その前提自体が誤りであるから、その効果の差がどのようであれ、本件発明１と引用例１との同一性の判断には全くかかわりがない。
２　取消事由２（本件発明２の進歩性判断の誤り）について原告は、引用例３（甲７、特開昭５４－１２７９４４号公報）には、高密度ポリオレフィンを使用する場合には、顆粒状ポリオレフィンを使用することを教示しており、これに対して、本件発明２は、直鎖状低密度ポリエチレンを使用しており、引用例３の記載から容易に想到できないものであると主張している。しかしながら、引用例３は高密度ポリオレフィンにのみ適用される技術として開示されたものではない。例えばその特許請求の範囲の記載中のポリオレフィンには何ら密度の限定はなく、その目的についても「本発明の目的は、従来の化学架橋法及びペレット形状のポリオレフィンを使用するシラングラフト水架橋法の諸欠点を解消し、すぐれた機械的特性を有する架橋ポリオレフィンの得られる新規な架橋方法を提供しようとするものである。」（甲７の２頁左下欄９～１３行）とされ、その粒子径の技術的意義に関して「６０メッシュ・アンダーの粉末状ポリオレフィンを・・使用する場合には、押出成形品の発泡や押出量の不足による作業能率の低下がみられるし、逆に１０メッシュ・オバーの粒子径を有するポリオレフィン・・の場合には、先に述べたようなビニルシラン類などの液体状配合剤のポリオレフィンへの含浸または浸透・拡散が困難となり、押出成形された架橋ポリオレフィンの外観及びゲル分率などの特性を低下させる。これらの欠点は、使用されるポリオレフィンが高融点または高分子量であればあるほど顕著なものとなる」（甲７の２頁右下欄８～２０行）と記載されている。


高融点又は高分子量を有するポリオレフィンは一般的に密度が高くなる傾向がある（甲７の２頁左上欄最下行～右上欄１行）とされるから、高密度ポリオレフィンについて上記欠点が特に問題とされるとはいえるが、押出成形品の発泡や押出量の不足による作業能率の低下を防ぎ、液体状配合剤のポリオレフィンへの含浸又は浸透・拡散を促進して、押出成形された架橋ポリオレフィンの外観及びゲル分率などの特性を向上させることは、密度の高低を問わず、架橋ポリオレフィンに普遍的に望まれることであるから、低密度ポリオレフィンにおいても上記粒度について検討し、より一層の特性向上を図ることは当業者が容易に行い得ることである。３　取消事由３（本件発明３の進歩性判断の誤り）について引用例１にシラン変性ポリオレフィンを架橋すること、ケーブルに適用することが記載されていること、及び上記のとおり決定の本件発明１、２に対する判断は正当であることからすれば、決定の本件発明３に対する判断も正当である。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（本件発明１と引用例１記載の発明との対比における認定判断の誤り）について
(1)　１工程方式と２工程方式との差異に関する主張についてア　原告は、押出成形用の架橋性ポリエチレン組成物が、本件発明１では、１工程方式に使用される組成物（特定のポリエチレンに、シラン化合物、有機過酸化物及びシラノール縮合触媒を添加してなる組成物）であるのに対し、引用例１では、２工程方式に使用される組成物（あらかじめシラン変性されたシラン変性ポリオレフィンとシラノール縮合触媒を含有する組成物）であるから、両者は異なると主張し、この点に関連して、決定が、引用例１の「１工程方式のシラノール縮合触媒はポリオレフィンとシランの反応前、反応中、あるいは反応後に混入することができる。」（甲５の４頁左下欄７～９行、決定における摘示事項ｇ）との記載を根拠として引用例１に１工程方式が開示されていると認定したことは、誤りであると主張する。
イ　まず、引用例１について検討すると、次のとおりである。引用例１には、次の記載①～④が認められる。
①「ポリオレフィンをシラン変性するにはポリオレフィンと上記シラン及び有機ラジカル生成化合物を任意の装置で混合して１４０℃以上の温度とポリオレフィンの分解温度との間の任意の温度、好ましくは１８０ないし２５０℃で２ないし５分間反応させる。反応装置は任意の装置を使用できるが、通常は押出機、バンバリーミキサー、ロールミル等の装置で行うことが好ましい。」（甲５の４頁右上欄１３～２０行）
②「このようにして得たシラン変性ポリオレフィンを架橋するにはシラン変性ポリオレフィンを通常押出、あるいはその他の処理によって成型した後、シラノール縮合触媒の存在下水と接触させ反応させる。シラノール縮合触媒を反応系に存在させるには水にさらす前にポリオレフィン中にシラノール縮合触媒を混入しておけばよい。」（同４頁左下欄１～７行）
③「シラノール縮合触媒はポリオレフィンとシランの反応前、反応中、あるいは反応後に混入することができる。」（同４頁左下欄７行～９行）④　実施例１として、ネオゼックス２０１５Ｍ、ビニルトリメトキシシラン及びジクミルパーオキサイドを押出機を用いてペレットとし、そのペレットと触媒マスターバッチ（高圧法ポリエチレンとシラノール縮合触媒とからなる。）を押出機に供給して成形品を得ている例が記載されている（同５頁左上欄１５行～右上欄末行）。
上記記載のうち、記載①は、ポリオレフィンを有機ラジカル生成化合物存在下でシランと反応させてシラン変成ポリオレフィンを製造する工程を、記載②は、得られたシラン変成ポリオレフィンを成形した後、シラノール縮合触媒の存在下水と接触させて反応させる工程（架橋反応）を記載したものであり、シラノール縮合触媒の添加時期については、記載③に「ポリオレフィンとシランの反応前、反応中、反応後」の３通りの態様が記載されていることが明らかである。そして、記載③における「反応前」とは、ポリオレフィンとシラン及び有機ラジカル生成化合物との混合物が加熱処理される前であるから、シラノール縮合触媒は、ポリオレフィンとシラン及び有機ラジカル生成化合物との混合物に混入されることになる。そうすると、引用例１において、ポリオレフィンとシランとの「反応前」にシラノール縮合触媒を添加するときには、成形品を製造する工程全体が１工程方式であると２工程方式であるとにかかわらず、ポリオレフィンとシランの反応前に、(a)ポリオレフィン、(b)シラン化合物、(c)有機過酸化物、(d)シラノール縮合触媒からなる、架橋性ポリエチレン組成物が存在することが明らかである。したがって、決定が、引用例１に開示されたネオゼックス２０１５Ｍは請求項１に特定されたメルトインデックスを有する直鎖状低密度ポリエチレンであると認定した上で（この認定については争いがない。）、引用例１には、(a)本件発明１のポリオレフィン、(b)シラン化合物（ビニルトリメトキシシラン）、(c)有機過酸化物（ジクミルパーオキサイド）、及び(d)シラノール縮合触媒を添加してなる架橋性ポリエチレン組成物が記載されていると認定判断したことに誤りはないというべきである。引用例１には、押出成形用組成物として、「シラン変性されたポリオレフィン」と「シラノール縮合触媒」を含有する組成物が存在するのみである旨の原告の主張は、採用することができない。
ウ　原告は、組成物が１工程方式に用いられるか２工程方式に用いられるかの差異を強調するが、本件特許の請求項１は、その記載の文言上、押出成形用の架橋性ポリエチレン組成物が、(a)特定の性質を有する直鎖状低密度ポリエチレンに、(b)シラン化合物、(c)有機過酸化物及び(d)シラノール縮合触媒を添加してなるものであることを規定しているのみであって、それがどのような方式の工程に使用されるかについてまで特定しているものではないから、原告の主張する点は、請求項の記載に基づかないものというほかない。引用例１において、シラノール縮合触媒が「反応前」に混入される場合に存在する組成物は、前記イのとおり、本件発明１と同一の組成（(a)特定のポリオレフィンに(b)シラン化合物、(c)有機過酸化物及び(d)シラノール縮合触媒を添加してなるもの）であるから、組成物自体についてみれば、本件発明１の組成物と同一のものということができる。
(2)「押出成形用の組成物」について
原告は、引用例１にはポリオレフィンを変成するための装置として押出機が記載されているが、これは成形品を押出成形するものではなく、引用例１の方法における押出成形用の組成物は、「シラン変成ポリオレフィン」とシラノール縮合触媒から成るものであって、本件発明１のように(a)特定のポリオレフィンに、(b)シラン化合物、(c)有機過酸化物、及び(d)シラノール縮合触媒を添加してなるものではないと主張する。


しかしながら、引用例１において、ポリオレフィンとシランの「反応前」にシラノール縮合触媒を添加する場合に、(a)オレフィン、(b)シラン化合物、(c)有機過酸化物、(d)シラノール縮合触媒からなる組成物が存在していることは前示のとおりであり、その組成物は、まず、シラン変成工程を経るものとしても、次の工程で押出成形品になるものであるから、「押出成形用の組成物」であるということができる。原告の主張は、本件発明における「押出成形用の組成物」は、直接成形して成形品とする組成物、すなわち１工程で成形品になる組成物を意味するとの前提に立ったものであるが、本件明細書には押出成形用の組成物の意味を原告の主張するように限定して解釈すべき根拠となる記載は存在しないから、押出成形用の組成物とは、その字義どおり、押出成形に用いられるものであれば足り、直接押出成形するものであると、一旦シラン変性させてから押出成形するものであるとを問わないと解するのが相当である。
(3)　成形品の違いについて
原告は、本件発明１の１工程方式で製造される成形品は、引用例１の２工程方式で製造される成形品と異なって、物性が優れているので、本件発明１は引用例１に記載された発明ではないと主張する。しかし、本件発明１に係る組成物が１工程方式に使用するものであることは特許請求の範囲には記載されていない事項であるから、原告の主張は、採用できない。
(4)　以上のとおりであるから、取消事由１は、理由がない。２　取消事由２（本件発明２の進歩性判断の誤り）について原告は、決定が、引用例１の発明に引用例３に記載された顆粒状ポリオレフィンを用いることは当業者が容易になし得ることであると判断したことに対し、引用例３は、高密度ポリオレフィンを使用する場合に顆粒状（グラニュー状）のものを使用することを教示するだけであり、本件発明２のようにグラニュー状の直鎖状低密度ポリエチレンを使用することにより、抗張力、伸び、加熱変形率が顕著に優れた成形品が得られることは予測ができないから、決定の判断は誤りであると主張する。
しかしながら、引用例３が高密度ポリオレフィンにのみ適用される技術を開示したものではないことは、その特許請求の範囲のポリオレフィンの密度に関して限定がなく、その目的も「本発明の目的は、従来の化学架橋法及びペレット形状のポリオレフィンを使用するシラングラフト水架橋法の諸欠点を解消し、すぐれた機械的特性を有する架橋ポリオレフィンの得られる新規な架橋方法を提供しようとするものである。」（甲７の２頁左下欄９～１３行）とされていることから明らかである。そして、同引用例には、その粒子径の技術的意義に関して「６０メッシュ・アンダーの粉末状ポリオレフィンを・・使用する場合には、押出成形品の発泡や押出量の不足による作業能率の低下がみられるし、逆に１０メッシュ・オバーの粒子径を有するポリオレフィン・・の場合には、先に述べたようなビニルシラン類などの液体状配合剤のポリオレフィンへの含浸または浸透・拡散が困難となり、押出成形された架橋ポリオレフィンの外観及びゲル分率などの特性を低下させる。これらの欠点は、使用されるポリオレフィンが高融点または高分子量であればあるほど顕著なものとなる」（甲７の２頁右下欄８～２０行）と記載されており、押出成形品の発泡や押出量の不足による作業能率の低下を防ぎ、液体状配合剤のポリオレフィンへの含浸又は浸透・拡散を促進して、押出成形された架橋ポリオレフィンの外観及びゲル分率などの特性を向上させることは、ポリオレフィンの密度の高低を問わず、架橋ポリオレフィンに普遍的に望まれることであるから、低密度ポリオレフィンにおいても、上記粒度について検討し、より一層の特性向上を図ることは当業者が容易に行い得ることというべきである。
なお、原告はグラニュー状のものを使用することによる効果を主張するが、本件明細書（甲４の２）には、グラニュー状のものを用いた実施例４（メルトインデックス６３．７、コモノマーがブテン－１であるベースポリマーでケーブルを製造）の測定値が示されているものの、原料がグラニュー状である以外は条件が同じであるものとの比較がなされておらず、原告の主張する効果がグラニュー状の原料を使用したことによる効果であると認めることはできない。以上によれば、引用例１の発明において引用例３に記載された程度の粒子（顆粒状）のポリオレフィンを用いることは当業者が容易になし得ることであるとした決定の判断に誤りはなく、取消事由２は、理由がない。
３　取消事由３（本件発明３の進歩性判断の誤り）について前示のとおり、本件発明１及び２について決定がした認定判断に誤りはないから、誤りがあることを前提として本件発明３についての進歩性判断に誤りがあるとする原告の主張に理由がないことは明らかである。
取消事由３は、理由がない。
４　結論
原告主張の取消事由１～３はいずれも理由がないから、原告の請求は棄却されるべきである。
東京高等裁判所第１８民事部
裁判長裁判官　　　塚　　原　　朋　　一
裁判官　　　古　　城　　春　　実
裁判官　　　田　　中　　昌　　利


平成１２年（行ケ）第４７７号　特許取消決定取消請求事件（平成１３年１０月４日口頭弁論終結）
判　　　　決
原　　　　　　告　　　　　　三菱電機株式会社
訴訟代理人弁理士　　　　　　高　　　瀬　　　彌　　　平被　　　　　　告　　　　　特許庁長官　及　　　川　　　耕　　　造指定代理人　　　　　　　　　辻　　　　　　　徹　　　二同　　　　　　　　　　　　　高　　　橋　　　美　　　実同　　　　　　　　　　　　　大　　　野　　　覚　　　美同　　　　　　　　　　　　　茂　　　木　　静　　　代
主　　　　文
特許庁が平成１１年異議第７４７８１号事件について平成１２年１０月１９日にした決定を取り消す。
訴訟費用は各自の負担とする。
事　　　　実
第１請求
主文第１項と同旨
第２前提となる事実
１特許庁における手続の経緯
（１）　原告は、発明の名称を「投影露光装置及び半導体装置の製造方法」とする特許第２９０８１００号の発明（平成４年２月１３日特許出願、平成１１年４月２日設定登録。以下「本件発明」という。）の特許権者である。本件発明に対して、平成１１年１２月１７日、特許異議の申立てがされ、同申立ては平成１１年異議第７４７８１号事件として特許庁に係属したところ、原告は、平成１２年４月２０日に本件発明に係る明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求をした。
特許庁は、同事件を審理した上、平成１２年１０月１９日、「特許第２９０８１００号の請求項１、２に係る特許を取り消す。」との決定（以下「本件決定」という。別紙１決定書の写し参照）をし、その謄本は、同年１１月１５日、原告に送達された。
（２）　原告は、本訴提起後の平成１３年１月２５日、本件明細書の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載を特許請求の範囲の減縮等を目的として訂正する訂正審判の請求をしたところ、特許庁は、同請求を訂正２００１－３９０１２号事件として審理した上、平成１３年８月１７日、上記訂正を認める旨の審決（以下「本件訂正審決」という。別紙２審決書の写し参照）をし、その謄本は、同月２９日、原告に送達され、本件訂正審決は確定した。
２　本件明細書の特許請求の範囲の記載
（１）　本件訂正審決による訂正前の特許請求の範囲の記載
請求項１
「光源と、前記光源から発した光を回路パターンが形成されたマスク上に照射させ
る集光レンズと、
マスクを通過した光をウエハ表面に集光させる投影レンズと、前記光源と前記集光レンズとの間に配置されると共に前記光源から発した光を成形するための透過領域とこの透過領域内の中央部に形成された遮光領域とを有する
アパーチャー部材とを備え、
前記アパーチャー部材の透過領域の外径を前記投影レンズの瞳径に対する有効光源の外径の比σが０．６±０．３となるように設定すると共に有効光源の外径により決定される面積に対する有効光源内部の遮光領域の面積の比により定義される遮光率を６０±３５％とし、有効光源及び遮光領域が共に円形である場合には、上記遮光率を４５～９５％とすることを特徴とする投影露光装置。」
請求項２
「請求項１に記載の投影露光装置を用いてウエハへの回路パターンの焼き付けを行うことを特徴とする半導体装置の製造方法。」
（２）　本件訂正審決による訂正後の特許請求の範囲の記載（下線部が訂正箇所である。）
請求項１
「光源と、前記光源から発した光を回路パターンが形成されたマスク上に照射さ
せる集光レンズと、
マスクを通過した光をウエハ表面に集光させる投影レンズと、前記光源と前記集光レンズとの間に配置されると共に前記光源から発した光を成形するための透過領域とこの透過領域内の中央部に形成された遮光領域とを有する
アパーチャー部材とを備え、
有効光源が円形であってかつ遮光領域が円形でない場合には、前記アパーチャー部材の透過領域の外径を前記投影レンズの瞳径に対する有効光源の外径の比σが０．６±０．３となるように設定すると共に有効光源の外径により決定される面積に対する有効光源内部の遮光領域の面積の比により定義される遮光率を６０±３５％とし、有効光源及び遮光領域が共に円形である場合には、上記σが０．６となるように設定すると共に上記遮光率を６４％とすることを特徴とする投影露光装置。」
請求項２
「請求項１に記載の投影露光装置を用いてウエハへの回路パターンの焼き付けを行うことを特徴とする半導体装置の製造方法。」
３　本件決定の理由の要旨


主　　　　文
１　本件控訴を棄却する。
２　控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　控訴の趣旨
(1)　原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
(2)　被控訴人の請求を棄却する。
(3)　訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。
２　控訴の趣旨に対する答弁
主文と同旨
第２　事案の概要
本件は，控訴人の従業員である被控訴人が，控訴人が被控訴人に対し，長時間にわたる振動工具による作業を命じ，保護具を与えず，作業方法の指導もしなかったため，頸肩腕症候群に罹患したと主張して，不法行為又は安全配慮義務の不履行に基づく損害賠償金として１７９万７７１５円（休業損害７９万７７１５円，慰謝料１００万円）及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成１２年２月４日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払いを求めた事案である。
原判決は，休業損害については全額を認め，慰謝料については５０万円の限度で認めたが，その余を棄却した。棄却部分につき被控訴人から控訴の申立てはない。
１　基礎事実（各項の末尾に証拠を掲げるもののほかは，当事者間に争いがないか，控訴人において争うことを明らかにしないので，これを自白したものとみなす。）
(1)　控訴人は，a市bにおいてＣカントリークラブと称するゴルフ場を経営する会社である。
被控訴人は，控訴人に雇用されて，従前はＣカントリークラブのキャディ職に，平成１０年７月以降はコース管理職に従事しており，平成１１年３月から５月までの平均給与の日額は，４７００円であった。
(2)　被控訴人は，平成１１年４月以降，控訴人の指示により，振動工具である草刈機を使用する草刈作業に従事することが多くなった。(3)　被控訴人は，前記の草刈作業により，右顔面，右腕，右の手指にしびれを生じたなどと訴えて，同年６月１１日，a市立病院を受診し，同月１３日，控訴人に対し，草刈作業ができないと申し入れ，それ以降休業している。(4)　被控訴人は，同月１６日，Ｄ病院において，頸肩腕症候群との診断を受けた（甲２，３の１・２）。
(5)　なお，労働省通達（昭和５０年１０月２０日基発第６０８号）によれば，振動工具による作業については，次の点を遵守すべきことが定められている。
①　連日による振動作業には従事させないこと
②　１日における振動業務の作業時間は，２時間以内とすること③　振動作業の１連続作業は，おおむね３０分以内とすること
④　防振保護具を付けること
⑤　工具の操作の方法・作業方法につき，適切な指導を行うこと
２　争点
(1)　被控訴人の作業内容及び控訴人の責任原因
【被控訴人】
控訴人は被控訴人に対し，平成１１年４月３０日以降，出勤日には草刈作業に専従するように命じ，被控訴人は，これに従った。被控訴人が控訴人から命じられた作業の内容は，出勤日には８時間にわたり振動工具による草刈作業に従事するというものであり，休憩時間も，午前１０時から１５分間，正午から１時間，午後３時から１５分に限られていた。また，１連続作業時間は，３０分を大幅に超えており，被控訴人は，作業に当たり何ら保護具を与えられず，また，作業方法等の指導も受けなかった。
上記のような内容の作業を，防振保護具を与えず，作業方法等について適切な指導をすることもなく被控訴人に命じた控訴人の行為は，前記労働省通達の遵守事項にも反するものであり，労働契約上の安全配慮義務に著しく違反するとともに，違法に被控訴人の健康を侵害したものであるから，控訴人は，債務不履行及び不法行為により，被控訴人に生じた損害についての賠償責任がある。
【控訴人】
控訴人が被控訴人に対し，草刈作業に専従するように命じたことは否認する。
被控訴人の作業時間，休憩時間については認める。被控訴人には，その主張の時間以外にも休憩時間があったが，１日の作業時間が２時間を超えていたことは認める。
保護具を与えなかったことは認める。
被控訴人が作業方法等の指導を受けなかったことは否認する。(2)　被控訴人が従事した作業と被控訴人の傷病との因果関係及び損害
【被控訴人】
ア　被控訴人は，控訴人に命じられた草刈作業に従事したことにより，頸肩腕症候群に罹患した。
イ　その結果，被控訴人は，平成１１年６月１６日から平成１２年８月３０日まで，４４２日間休業した。また，被控訴人は，労災保険からこの治療期間中の休業補償給付として，１２７万９６８５円の給付を受けた。したがって，休業損害の額は，７９万７７１５円となる。
（計算式）
４７００円／日×４４２日－１２７万９６８５円＝７９万７７１５円
【控訴人】
ア　草刈作業には，被控訴人を含め，約１０名の従業員が従事していたが，被控訴人以外には，体調不良を訴える者はいなかった。イ　仮に，被控訴人の傷病がＣカントリークラブでの業務に起因して発症したとしても，その休業期間は通常の程度を超えて長期にわたっていることからすれば，被控訴人の傷病の程度については，被控訴人自身の素因が影響していると考えられる。
(3)　慰謝料額
【被控訴人】
被控訴人は，控訴人従業員で組織するＣカントリークラブ労働組合の副委員長であったところ，控訴人は被控訴人に対し，差別的意図をもって，キャディ職からコース管理職へと配転した上，意図的に過酷な作業に従事するよう命じ，前記傷病を発生させるに至ったものである。
被控訴人が控訴人から受けた精神的苦痛を金銭によって慰謝するに足りる額は，１００万円を下ることはない。
【控訴人】
控訴人が被控訴人に対する差別的意図をもって配転し，意図的に苛酷な作業を命じたとの点は否認する。被控訴人の実通院日数は４０日程度であるから，慰謝料額を１００万円とすることは高額にすぎる。
第３　証拠
原審及び当審記録中の証拠関係目録に記載のとおりであるから，これを引用する。
第４　当裁判所の判断
１　争点(1)（作業内容及び責任原因）について


(1)　証拠（甲３の１・２，４，７）及び弁論の全趣旨によれば，被控訴人は，控訴人のコース管理課長Ｅの指示により，平成１１年４月３０日から６月９日までの間連日（同年５月１，２，８，９，１５，１６，２２，２３，２６，２９，３０，３１日，６月５ないし７日を除く。），概ね午前８時から正午までと午後１時から午後５時まで，Ｃカントリークラブ内で，内燃機関を動力源とする振動工具である草刈機を使用した草刈作業に従事したことが認められる。そして，被控訴人の１日のうちの正規の休憩時間は，午前１０時から１５分間，正午から１時間，午後３時から１５分間であったこと，被控訴人の１日の作業時間は，２時間を超えていたこと，被控訴人が，前記の草刈作業に従事するに当たり，何ら保護具を与えられていなかったことは当事者間に争いがない。
(2)　以上の事実によれば，被控訴人が控訴人の指示により従事した作業は，前記の労働省通達により定められている時間を大幅に超え，また，作業方法も同通達を遵守しないものであったものであり，仮に控訴人が主張するように，正規の休憩時間以外にも若干の休憩を取る機会があったとしても，被控訴人に課せられた業務は，その身体に相当の悪影響を与える程度のものであったことが認められ，また，そのことは十分に予想できたものと認められるから，被控訴人は，被用者である控訴人に対して振動工具である草刈機を使用する作業をさせるに際しては，上記労働省通達を遵守して作業者の安全に配慮すべき義務があったのに，これを怠ったものとして，上記作業に起因して被用者たる被控訴人に生じた損害について賠償すべき責任があるものというべきである。
２　争点(2)（因果関係及び損害）について
(1)　証拠（甲２，３の１・２，５の１～８，６の１～５，７）及び弁論の全趣旨によれば，被控訴人は，昭和１５年３月２６日生まれの女子であること，被控訴人は，前記の草刈作業に従事したことにより，平成１１年５月２０日ころから右手指や腕にしびれを感じるようになり，日が経つに連れて，このしびれは右顔面にまで広がり，手で物を持つことが困難になったこと，被控訴人は，同年６月１６日，Ｄ病院でＦ医師の診察を受けて，頸肩腕症候群と診断され，休業を指示され，その後平成１２年１２月２０日まで，１か月に１ないし３日間病院に通院（総通院日数は３９日）して，基本的に同様の訴えを繰り返し，治療を受けたこと，被控訴人は，この間，平成１１年６月１６日から平成１２年８月３０日まで４４２日間休業し，この期間中の休業補償給付として，労災保険から１２７万９６８５円の給付を受けたことが認められる。
(2)　控訴人は，草刈作業に従事した控訴人の従業員のうち，被控訴人以外には体調不良を訴える者はいなかったと主張するが，被控訴人の年齢が平成１１年６月当時５９歳であったことや，前記のとおり，被控訴人が従事した草刈作業が身体に相当の悪影響を与える程度のものであったことに加え，Ｆ医師は鑑別診断を経て被控訴人を頸肩腕症候群であると診断していること（甲３の１・２），同医師は，被控訴人代理人の質問に対し，被控訴人の症状が従事した作業が振動工具である草刈機による草刈作業という過重な負担のものであることや，連日長時間従事したことなどからして，当該作業に従事後比較的短期間に発症したとはいえ，従事した作業により発症したことは明白であるとの趣旨の回答をしていること（甲６の５）が認められ，これらの事実に照らせば，被控訴人が，控訴人の指示により従事した作業により，頸肩腕症候群の傷病を負ったことは明らかであるといえる。(3)　また，控訴人は，仮に被控訴人が頸肩腕症候群の傷病を負ったとしても，その治療のために通常以上の休業期間を要しているので，被控訴人の前記傷病には被控訴人の素因が影響していると主張するが，証拠（甲６の４・５）によると，Ｆ医師は，頸肩腕症候群による要休業期間・要治療期間は数年に及ぶこともあるところ，被控訴人の症状経過も，頸肩腕症候群の傷病を負った場合に通常見られる経過をたどっており，医学的に不自然な症状経過はなく，被控訴人に特別な素因はない，と判断していることが認められ，この事実に照らせば，休業期間が１年２か月余りの長期に及んだからといって，これに被控訴人自身の素因が影響していると認めることはできない。
(4)　そして，Ｆ医師は，平成１２年７月１９日，被控訴人は同年８月までの休業治療で軽作業に復帰できると判断しており，被控訴人は同年８月以降は，Ｆ医師に対し，冷気による痛みと天候の変化による痛みを訴えるに止まっていること（甲３の２），前記の休業補償給付は，平成１２年８月３０日までの期間をもって打ち切られていること（甲５の１～８，７）が認められ，これらの事実に照らせば，被控訴人は，平成１２年８月３０日までは，前記の作業に起因する頚肩腕症候群の傷病により休業を要する状態にあったが，その後は軽作業であれば従事しえる程度に回復したものと認められる。
(5)　以上の事実によれば，控訴人の行為と相当因果関係のある被控訴人の休業損害の額は，２０７万７４００円であり，これから上記の休業補償給付額を控除すると，７９万７７１５円となる。
（計算式）
４７００円／日×４４２日－１２７万９６８５円＝７９万７７１５円
３　争点(3)（慰謝料額）について
(1)　被控訴人の前記頸肩腕症候群による通院状況は，前記基礎事実及び認定事実記載のとおりであるが，証拠（甲２，３の１・２）及び弁論の全趣旨によれば，被控訴人の平成１１年６月１６日から平成１２年８月３０日までの通院実日数は，３４日間である。
(2)　そして以上のような傷病の発生原因，程度，治療内容，治療期間等の事実に加え，証拠（甲６の１～５，７）によると，被控訴人のキャディ職からコース管理職への配置換えが，労働組合結成メンバーであり現に副委員長である被控訴人に対する，控訴人の嫌がらせから出た一方的なものと窺われること，６０歳になろうかという年齢の女性である被控訴人を，起伏・傾斜の多い場所で振動工具を用いての草刈りという過酷な作業に，連日，長時間従事させた結果，上記のような傷病を発生させたことなど，本件に現われた一切の事情を総合すると，本件傷病を負ったことにより被控訴人が被った精神的肉体的苦痛を慰謝するに足るべき慰謝料の額は，被控訴人の請求どおり１００万円が相当である。
４　まとめ


平成１８年７月２０日判決言渡同日原本交付裁判所書記官平成１７年(ワ)第２６４９号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成１８年５月１９日
判決
原告コニシ株式会社
訴訟代理人弁護士井上   洋一
坂口博信
訴訟代理人弁理士奥村   茂樹
被告アイカ工業株式会社
訴訟代理人弁護士三木   浩太郎
訴訟代理人弁理士足立   勉
補佐人弁理士毛利   大介
主文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
１被告は，別紙物件目録記載の製品（以下「被告製品」という）を製造し，。販売し，又は販売の申出をしてはならない。
２被告は，原告に対し，２７万７２００円及びこれに対する平成１７年３月３１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，発明の名称を「水性接着剤」とする後記特許権を有する原告が，被（），告による被告製品水性接着剤   の製造販売は同特許権を侵害すると主張して被告に対し，被告製品の製造販売の差止めを求めるとともに特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償（訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金を含む）を請求している事案である。。１前提事実（末尾に証拠の掲記のない事実は当事者間に争いがない）。()原告は，次の特許権〔以下   「本件特許権」といい，その特許を「本件1，特許」と，本件特許の請求項１の発明を「本件発明」と，本件発明に係る明細書（平成１４年法律第２４号による改正前の「特許請求の範囲」を含む明細書である）を「本件明細書」という〕を有している。。。
特許番   号第３５２２７２９号
発明の   名称水性接着剤
出願日   平成１４年２月４日
公開日   平成１４年１０月３１日
（「」。）優   先日平成１３年２月１６日   以下本件優先日という
登録日   平成１６年２月２０日
特許請求の範囲【請求項１】シード重合により得られる酢酸ビニル
樹脂系エマルジョンからなり且つ可塑剤を実質的に含
まない水性接着剤であって，測定面が金属製の円錐－
，，．円盤型のレオメーターを用い温度２３℃   周波数０
１Ｈｚの条件でずり応力を走査して貯蔵弾性率Ｇ′を
測定したとき，その値がほぼ一定となる線形領域にお
ける該貯蔵弾性率Ｇ′の値が１２０～１５００Ｐａで
あり，且つ測定面が金属製の円錐－円盤型のレオメー
ターを用い，温度７℃の条件でずり速度を０から２０
０（１／ｓ）まで６０秒間かけて一定の割合で上昇さ
せてずり応力τを測定したとき，ずり速度２００（１
／ｓ）におけるずり応力τの値が１００～２０００Ｐ
ａである水性接着剤（請求項２】ないし【請求項。【５】省略）
()本件発明は，次の構成要件に分説するのが相当である。2
Ａシード重合により得られる
Ｂ酢酸ビニル樹脂系エマルジョンからなり且つ
Ｃ可塑剤を実質的に含まない
Ｄ水性接着剤であって，
Ｅ測定面が金属製の円錐－円盤型のレオメーターを用い，温度２３℃，周波数０．１Ｈｚの条件でずり応力を走査して貯蔵弾性率Ｇ′を測定したとき，その値がほぼ一定となる線形領域における該貯蔵弾性率Ｇ′の値が１
２０～１５００Ｐａであり，
Ｆ且つ測定面が金属製の円錐－円盤型のレオメーターを用い，温度７℃の条件でずり速度を０から２００（１／ｓ）まで６０秒間かけて一定の割合で上昇させてずり応力τを測定したとき，ずり速度２００（１／ｓ）におけるずり応力τの値が１００～２０００Ｐａである水性接着剤。なお，以下，一般的な貯蔵弾性率Ｇ′及びずり応力τと区別する趣旨で，測定面が金属製の円錐－円盤型のレオメーターを用い，温度２３℃，周波数０．１Ｈｚの条件でずり応力を走査して貯蔵弾性率Ｇ′を測定したとき，その値がほぼ一定となる線形領域における該貯蔵弾性率Ｇ′の値を「貯蔵弾性率Ｇ′ａ，測定面が金属製の円錐－円盤型のレオメーターを用い，温度７」℃の条件でずり速度を０から２００（１／ｓ）まで６０秒間かけて一定の割合で上昇させてずり応力τを測定したとき，ずり速度２００（１／ｓ）におけるずり応力τの値を「ずり応力τａ」ともいう。
()無効審判請求及び訂正審判請求の経緯3
被告が請求人となり，原告を被請求人として提起した本件特許の請求項１ないし５に係る発明についての無効審判請求事件（無効２００５－８００６５）において，平成１８年３月７日，本件特許を無効とする旨の審決がなされた（乙２６。原告は，同審決の取消しを求めて知的財産高等裁判所に審）決取消訴訟を提起した（甲３４。）


原告は，平成１８年４月７日付けで，特許法１２６条１項１号（特許請求の範囲の減縮，同条項２号（誤記の訂正，同条項３号（明りょうでない））記載の釈明）を理由とする訂正審判請求を行った後，更に同年５月８日付け，（，。，で   特許請求の範囲を減縮する訂正審判請求を行った甲２９３５   以下昀後の訂正審判請求を「本件訂正審判請求」といい，その訂正審判請求書に（）「」添付された訂正明細書   甲第３５号証添付訂正明細書を本件訂正明細書という。本件訂正明細書における本件発明の特許請求の範囲は次のとお。）りである（下線部は本件訂正審判請求における訂正箇所。）重合開始剤として過酸化水素を用いシード重合により得られる酢酸ビニル樹脂系エマルジョンからなり且つ可塑剤を実質的に含まない水性接着剤であって，測定面がチタン製円錐－ステンレス製円盤型のレオメーターを用い，温度２３℃，周波数０．１Ｈｚの条件でずり応力を走査して貯蔵弾性率Ｇ′を測定したとき，その値がほぼ一定となる線形領域における該貯蔵弾性率Ｇ′の値が２３０～２８０Ｐａであり，且つ測定面がチタン製円錐－ステンレス製円盤型のレオメーターを用い，温度７℃の条件でずり速度を０から２００（１／ｓ）まで６０秒間かけて一定の割合で上昇させてずり応力τを測定したとき，ずり速度２００（１／ｓ）におけるずり応力τの値が１２００～１４５０Ｐａである水性接着剤。
()被告の行為4
被告は，商品名「アイカエコエコボンドＡ－１４００」のうち，ロット番号Ｃ０３４１８１０３１及びＤ０５４１２２０４２の水性接着剤を，業として製造販売していた（甲５，６，弁論の全趣旨。）
２争点
()本件特許は以下の各事由により特許無効審判により無効とされるべきも1のであり，特許法１０４条の３第１項により本件特許権に基づく権利行使は許されないか。
ア本件明細書は，構成要件Ｅの貯蔵弾性率Ｇ′及び構成要件Ｆのずり応力τの数値を調整する具体的手段について，当業者が実施できるように記載（（）されているか特許法等の一部を改正する法律   平成１４年法律第２４号による改正前の特許法以下改正前特許法   という３６条４項争（「   」。））。（点１）
イ本件明細書は，貯蔵弾性率Ｇ′及びずり応力τの所定の数値と押し出し性や垂れ性について所望の効果が得られることとの関係についていわゆるサポート要件を具備しているか（特許法３６条６項１号（争点２））。ウ本件発明の特許請求の範囲（請求項１）は，構成要件Ｅを満たさず，本件発明の効果を奏せず，本件発明の課題を解決することができないものを含み，未完成発明といえるか（特許法２９条１項柱書（争点３））。エ本件明細書の発明の詳細な説明は，ずり応力τの値と，押し出し性や耐垂れ性という課題との関係について，当業者が本件発明の技術的意義を理解するために必要な事項が記載されているといえるか（改正前特許法３６条４項（争点４））。
「」。オ構成要件Ｆ中の   温度７℃の条件でとの記載が技術的に明瞭であるかまたこの点について，本件明細書の発明の詳細な説明に当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているか（特許法３６条６項１，２号，改正前特許法３６条４項（争点５））。カ本件特許の補正手続は出願当初の明細書に記載した事項以外の事項を追加したもので違法であるか（改正前特許法１７条の２第３項（争点６））。，（）キ本件発明は   本件優先日前に頒布された刊行物乙２の５及び乙２の６に開示された技術と同一であり，かつ，公然実施されていた発明であるか（特許法２９条１項（争点７））。
ク本件発明は，本件優先日前に頒布された刊行物（乙２の６）に開示された技術に基づき，当業者が容易に発明できるものであるか（争点８）。ケ本件発明は，本件優先日前に公然知られ公然実施され，刊行物に記載され頒布された被告製造に係る水性接着剤（商品名アイカアイボンＡ－３７０。以下「Ａ－３７０」という）に基づき当業者が容易に発明できたも。のであるか（争点９）。
コ本件発明は，本件優先日前に被告が製造していた水性接着剤（商品名アイカアイボンＡ－１４００。以下「Ａ－１４００」という）と同一であ。るか，又は同水性接着剤に基づき当業者が容易に発明できたものであるか（特許法２９条１項，２項（争点１０））。
，（）()   被告は本件優先日前に被告が製造していた水性接着剤Ａ－１４００2について，特許法７９条所定の先使用による通常実施権を有するか（争点。１１）
()被告製品は本件発明の技術的範囲に属するか   （争点１２）3。
()原告の損害（争点１３）4
第３争点に関する当事者の主張
１争点１（本件明細書は，構成要件Ｅの貯蔵弾性率Ｇ′及び構成要件Ｆのずり応力τの数値を調整する具体的手段について，当業者が実施できるように記載されているか（改正前特許法３６条４項）について）
【被告の主張】
()本件明細書の発明の詳細な説明には，構成要件Ｅ及びＦを実現する方法1についての具体的な記載がなく，本件発明を当業者がその実施をすることができるように記載されているということはできないから，本件明細書は改正前特許法３６条４項に規定する要件を満たさず，本件特許は同法１２３条１項４号に該当する無効事由がある。


()すなわち，本件明細書の段落【０００７】には「…シード重合により得2られる酢酸ビニル樹脂系エマルジョンからなる水性接着剤であっても，貯蔵弾性率Ｇ′とずり応力τを特定の範囲に調整すると，ノズル付き容器に充填した場合，冬場であっても手で容易に押し出すことができるだけでなく，比較的高温下で垂直面に適用した場合でも垂れにくいことを見い出した」と。記載され，段落【００４６】には「貯蔵弾性率Ｇ′及びずり応力τは，シードエマルジョンの種類や添加量，シード重合に用いる酢酸ビニルの添加量，前記酢酸ビニル以外の重合性不飽和単量体の種類，添加量，添加時期及び添加方法，保護コロイドや界面活性剤の種類及び添加量，重合開始剤（触媒）の種類，添加量，添加時期及び添加方法，前記添加剤の種類や添加量，重合，。，温度重合時間などの重合条件を適宜選択することにより調整できる   特にＧ′ａ及びτａを前記所定の範囲にするためには，重合開始剤の種類，添加量，添加時期及び添加方法，保護コロイドや界面活性剤の種類及び添加量などが重要であるが，これらに限らず，上記の種々条件を適宜選択することにより，Ｇ′ａ及びτａを前記所定の範囲内に調整することが可能である」。と記載されているが，上記記載において多数挙げられた諸要素を具体的にどのように調整すれば，貯蔵弾性率Ｇ′ａ及びずり応力τａの値を本件請求項の数値範囲内に調整できるかについては何ら記載がない。上記のような多数の要素の組合せについて，貯蔵弾性率Ｇ′ａ及びずり応力τａのそれぞれを所定の範囲内とする調整方法を見いだすためには膨大な実験が必要となり，到底当業者が行い得るものでない。
()本件明細書に記載されている本件発明の実施例は，上記多数の諸要素を3組み合せたものがわずか３つ記載されているにすぎず，かつ同実施例は構成要件Ｅ及びＦのごく一部に止まる。すなわち，構成要件Ｅの内容たる「貯蔵弾性率Ｇ′の値が１２０～１５００Ｐａ」のうち２３０～２８０Ｐａの範囲内，構成要件Ｆの内容たる「ずり応力τの値が１００～２０００Ｐａ」のうち１２００～１４５０Ｐａの範囲内に止まる。
()さらに，上記各実施例は，いずれも酢酸ビニル以外のモノマー〔ｎ－ブ4チルアクリレート（ＢＡ〕を配合したものであり，酢酸ビニル以外のモノ）マーを配合しない水性接着剤についての実施例が全く記載されていない。したがって，酢酸ビニル以外のモノマーを配合しない水性接着剤については，より一層，当業者による実施が不可能である。
()原告は，本件発明の構成要件Ｅ及びＦは，本件明細書の実施例を追試す5ることにより容易に実施でき，また段落【００４６】を参考にすることにより，貯蔵弾性率Ｇ′ａ及びずり応力τａの値を適宜調整することが可能であると主張する。
しかし，本件発明では，貯蔵弾性率Ｇ′ａとずり応力τａという調整すべきパラメータが２つ存在しており，このようにともにレオロジーのパラメー，，【】タであって   相互に関連性があるものの場合本件明細書の段落００４６に挙げられた諸要素を変化させると，２つのパラメータが両方とも変化してしまうのが通常である。そのため，２つのパラメータのそれぞれを所望の値に調整することは非常に困難である。
したがって，本件発明においては，貯蔵弾性率Ｇ′ａとずり応力τａという２つのパラメータを，同時に，実施例１ないし３以外の所望の値に調整する具体的な手段が記載されなければ，単に本件明細書の実施例及び技術常識を参酌しても実施可能ということはできない。
原告は，数十回の試行錯誤によって貯蔵弾性率Ｇ′ａとずり応力τａを調整し得るとも主張するが，本件明細書に具体的な調整手段が全く記載されていない以上，２つのパラメータを同時に所望の値に調整することは，数十回程度の試行錯誤では不可能であり，それ以上の膨大な実験が必要である。このように当該発明を実施するために，当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤や複雑な実験等を行わせる必要がある場合は，当該明細書の記載は実施可能要件を欠如するというべきである。
さらに，原告は，被告による追試は，乙第２号証の５（昭６１－２５２２８０号公開特許公報。以下「乙２の５公報」という）及び同号証の６（特。。「」。）開２０００－３０２８０９号公開特許公報   以下乙２の６公報というの追試に該当せず，むしろ本件明細書の段落【００４６】を参考にして，保護コロイドの種類及び量，重合開始剤（触媒）の量を変更したものである旨主張する。
，，，被告は後記７記載のトレース品Ｃ－６Ｙ   Ｃ－２２Ｙを乙２の５公報にＫ－１４Ｙ，Ｋ－１６Ｙ，Ｋ－１９Ｙを乙２の６公報にそれぞれ記載されている特許発明の実施品であると主張しているのではなく，その開示する技術内容に属するものであると主張していることは，後記７のとおりである。すなわち，保護コロイドであるポリビニルアルコール（以下「ＰＶＡ」ともいう）の種類，保護コロイドの量，重合開始剤の種類及び量は，いずれも乙。２の５公報と乙２の６公報に記載があり，これらのトレース品は，各公報の記載に基づき，実施例を変更したものであって，本件明細書を参考にしたものではない。
他方，本件明細書の段落【００４６】には，保護コロイドの種類，保護コロイドの量及び重合開始剤（触媒）の量については何ら具体的に記載されていない。
したがって，上記トレース品は本件明細書の段落【００４６】を参考にして実現したものであるとの原告の主張は推測にすぎない。さらに，原告は，被告が本件発明の技術的範囲に属する被告製品を現に製造販売しているから，その実施が可能であるとも指摘するが，被告製品は，被告が独自に開発した製造方法により製造したものである。そもそも，本件明細書には，本件明細書の実施例の範囲外の大部分については，これを実施できるように記載されていないのであるから，本件明細書の実施例以外の水，。性接着剤を製造することについて本件明細書の記載は何ら参考にならないまた，被告製品は，本件明細書の実施例とは異なるものであるから，原告の上記主張は反論たり得ない。


また，被告は，実施例が３つであることをもって記載不備の理由としているものではない。本件発明のようにその技術的範囲が極めて広範である場合には，発明の内容をより具体的に把握できるように内容の異なる実施例を多数挙げて当該発明の技術的範囲全般を裏付けるべきであるのに，ごく一部の記載しかない点をもって，記載不備であると主張しているのである。原告の「記載要件違反が存しても，結果的に本件発明の技術的範囲に属するものが製造されていれば足りる」との主張は問題のすり替えである。。
【原告の主張】
()本件発明の構成要件Ｅ及びＦに関しては，当業者であれば，本件明細書1の実施例１ないし３（段落【００５５】ないし【００５７）及び比較例の】記載と，発明の詳細な説明の段落【００２４】及び【００４６】の記載を総合的に照らし合わせれば，少なくとも数回ないしは数十回の試行錯誤によって，容易に貯蔵弾性率Ｇ′ａとずり応力τａとを調整し得る。すなわち，本件明細書のこれらの記載によれば，重合開始剤の添加方法が従来技術との大きな差であることが認められるのであるから，当業者は重合開始剤の添加方法によって，どのように貯蔵弾性率Ｇ′ａ及びずり応力τａが変動するかを検討する。重合開始剤の添加方法が異なるだけで他の因子が同一のものは，実施例１と比較例２である。重合開始剤の一括添加と連続添加を組み合わせた実施例１によれば，重合開始剤を連続添加するだけの比較例２に比べて，貯蔵弾性率Ｇ′ａは高くなり，ずり応力τａは低くなることが分かる。一般に，シード重合で得られたエマルジョンは，貯蔵弾性率Ｇ′が低く，ずり応力τが高いという構造上の特徴を有しているが，シード重合の際に重合開始剤の添加方法を工夫することにより，従来のものと異なった構造のエマルジョンを設計し得ることが分かるのである。したがって，重合開始剤の添加方法は，本件発明における貯蔵弾性率Ｇ′ａとずり応力τａに大きく関係することは当業者であれば直ちに分かる。
次に，本件明細書の段落【００４６】に記載されている主たる変動要因の因子は，保護コロイドである。保護コロイドとは，実施例及び比較例ではＰＶＡのことを意味している。ＰＶＡの種類のみが異なる例は，比較例２と比較例３である。この両者を対比すると，比較例２に比べて，比較例３のほうが分子量の小さいＰＶＡを用いていることが分かる（ＰＶＡＢ－０５は重合度５００のポリビニルアルコールであり，ＰＶＡＢ－１７は重合度１７００のポリビニルアルコールである。そうすると，分子量の小さい保護。）コロイドを用いると，貯蔵弾性率Ｇ′ａ及びずり応力τａともに，低くなることが分かる。
また，本件明細書の段落【００４６】に記載されている主たる変動要因の因子は，界面活性剤である。界面活性剤は，実施例及び比較例に直接記載されてはいないが，ＥＶＡエマルジョンに含まれていることは，当業者の技術常識である。すなわち，ＥＶＡエマルジョンは乳化重合により製造されるものであるため，基本的に界面活性剤である乳化剤が含まれている。そして，乳化剤の種類及び量は，製造会社のノウハウとされており，一般には公開されていないが，製造会社各社によって異なるものが用いられている。ＥＶＡエマルジョンのみが相違する実施例１と実施例２を比較すると，実施例１のほうが，実施例２に比べて貯蔵弾性率Ｇ′ａが高く，ずり応力τａが低くなっている。したがって，界面活性剤としては，実施例１で使用した界面活性剤のほうが，実施例２で使用した界面活性剤よりも本件発明の課題に沿うものであることが分かる。
また，重合開始剤の種類による貯蔵弾性率Ｇ′ａ及びずり応力τａの変動を理解するためには，重合開始剤の種類のみが異なる例を対比する必要がある。重合開始剤の種類が異なるのは，ペルオキソ２硫酸アンモニウムを使用している比較例１と過酸化水素を使用している比較例２である。また，比較例１のほうが大きい分子量の保護コロイドを用いており，本来，貯蔵弾性率Ｇ′ａ及びずり応力τａが高くなるはずであるのに，ずり応力τａは高くなっているものの，貯蔵弾性率Ｇ′ａは低くなっている。貯蔵弾性率Ｇ′ａを，，高くすることが本件発明の課題に沿うものであるから重合開始剤としてはペルオキソ２硫酸アンモニウムよりも，過酸化水素を用いたほうが好ましいことが分かる。このことは，本件明細書の段落【００２２】と符合する。このように，当業者は，重合開始剤の添加方法，保護コロイド及び界面活性剤の種類といった各因子の変更が，貯蔵弾性率Ｇ′ａ及びずり応力τａにどのような影響を及ぼすかについて本件明細書の記載に基づき十分理解し得るのである。
したがって，本件明細書には，構成要件Ｅ及びＦを実現ないし調整するための具体的手段が記載されており，その記載に基づいて当業者が本件発明を容易に実施し得るものである。
()被告が乙２の５公報及び乙２の６公報記載の特許発明の実施例の追試と2，，，，称して作成したトレース品Ｃ－６ＹＣ－２２ＹＫ－１４Ｙ   Ｋ－１６ＹＫ－１９Ｙは，これらの特許発明の追試に相当するものではない。つまり，これらはエチレン－酢酸ビニル共重合体エマルジョンをシードエマルジョンとして，酢酸ビニルモノマーを重合するという基本技術に基づき種々の変更を施したものである。そして，この変更は，先行技術を参考にしたというよりも，むしろ本件明細書の記載を参考にしたものと解されるのである。なぜなら，変更を施した後記７記載の相違点Ａ１，Ａ３及びＢ１は保護コロイド，【】の種類及び量を変更したものであるがこれは本件明細書の段落   ００４６に記載されている。また，後記７記載の原告が主張する相違点Ａ６及び相違点Ｂ５は，重合開始剤（触媒）の量を変更したものであるが，これも本件明細書の段落【００４６】に記載されている。すなわち，これらの追試実施品は，本件明細書の記載を参考にして本件発明の構成要件Ｅ及びＦを実現ないし調整したものということができる。
上記各トレース品の番号が飛び番になっているのは，欠番についてはうまく製造できなかったものと推定されることによれば，本件発明は，数回ないしは数十回の試行錯誤によって，当業者が容易に実施し得るものであるということができる。


()また，被告は，本件発明の技術的範囲に属する被告製品を製造販売して3おり，この点からも，本件発明は本件明細書の記載に基づいて当業者が容易になし得るものであるということができる。
()本件明細書では原告が昀良と思う実施例が３つ挙げられており，実施例4の記載が３つであることを理由とした本件明細書は実施可能要件を欠如するとの被告の主張は失当である。
()また，被告は，実施例にはいずれもｎ－ブチルアクリレートを配合した5もののみが記載されており，ｎ－ブチルアクリレートが配合されていない実施例が記載されていないから，当業者はｎ－ブチルアクリレートを配合せずに本件発明を容易に実施することはできないとも主張している。しかし，本件発明の技術的範囲に属する被告製品にはｎ－ブチルアクリレ，，。，ートが配合されておらず   被告は容易にこれを製造し販売しているまたトレース品Ｃ－６Ｙ及びＣ－２２Ｙにはｎ－ブチルアクリレートが配合されていないが，被告は容易に本件発明の技術的範囲に属する水性接着剤を得ている。
()以上のように，被告が被告製品やトレース品等を製造していることにも6よれば，本件明細書は，当業者が容易に本件発明を実施し得るように記載されており，改正前特許法３６条４項に規定する実施可能要件を満たすものである。
２争点２（本件明細書は，貯蔵弾性率Ｇ′及びずり応力τの所定の数値と押し出し性や垂れ性について所望の効果が得られることとの関係についていわゆるサポート要件を具備しているか（特許法３６条６項１号）について）
【被告の主張】
()本件特許は，いわゆるパラメータ特許であるので，特許請求の範囲の記1，，載が明細書のサポート要件に適合するためには発明の詳細な説明においてパラメータの範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が，特許出願時において具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか，又は特許出願時の技術常識を参酌して，当該パラメータの範囲内であれば，所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に，具体例を開示して記載することを要する。
()しかしながら，本件明細書は，サポート要件に適合していない。2アまず，貯蔵弾性率Ｇ′ａを１２０～１５００Ｐａの範囲に設定し，ずり応力τａを１００～２０００Ｐａという範囲に設定することと，押し出し性や垂れ性という効果との関係の技術的な意味が，本件明細書に，具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載されているとは認められない。
イ本件明細書において，貯蔵弾性率Ｇ′ａやずり応力τａと，押し出し性や垂れ性という効果との関係を具体的に示すように見えるものは，実施例１ないし３と比較例１ないし３のみである。実施例１ないし３における貯蔵弾性率Ｇ′ａの値は，２３０～２８０Ｐａ，ずり応力τａの値は，１２００～１４５０Ｐａという非常に狭い範囲にあり，それぞれ構成要件Ｅの１２０～２０００Ｐａ及び構成要件Ｆの１００～２０００Ｐａという広大な範囲のうちのごく一部でしかない。したがって，本件明細書は，実施例１ないし３の記載のみをもって，貯蔵弾性率Ｇ′ａが１２０～１５００Ｐａ，ずり応力τａが１００～２０００Ｐａの範囲内であれば，所望の効果が得られると当業者において認識できる程度に具体例を開示して記載されているとは到底いえない。
ウ本件明細書の実施例１ないし３と比較例１ないし３というわずかな具体例のみをもって，構成要件Ｅにおける貯蔵弾性率Ｇ′ａの下限値１２０Ｐａ，上限値１５００Ｐａを定めることはできないし，構成要件Ｆにおけるずり応力τａの下限値１００Ｐａ，上限値２０００Ｐａを定めることはできない。すなわち，実施例１ないし３の貯蔵弾性率Ｇ′ａの値である２７０Ｐａ，２３０Ｐａ，２８０Ｐａと，比較例１及び３の貯蔵弾性率Ｇ′ａの値である１００Ｐａ，８０Ｐａとの間には，１２０Ｐａ以外にも他の下限値を設定することはいくらでも可能であるし，貯蔵弾性率Ｇ′ａの値が実施例１ないし３よりも高い比較例は存在しないから，貯蔵弾性率Ｇ′ａ１２０Ｐａ，１５００Ｐａが，所望の効果を得られる範囲を画する境界値であるとは到底いえない。
また，実施例１ないし３のずり応力τａの値である１２５０Ｐａ，１４５０Ｐａ，１２００Ｐａと，比較例１及び２のずり応力τａの値である２４００Ｐａ，２１００Ｐａとの間には，２０００Ｐａ以外の上限値を設定することはいくらでも可能であるし，ずり応力τａの値が実施例１ないし３よりも低い比較例は存在しないから，ずり応力τａ１００Ｐａ，２０００Ｐａが，所望の効果が得られる範囲を画する境界値であるとは到底いえない。
()そうすると，本件明細書に接する当業者において，貯蔵弾性率Ｇ′ａの3値が１２０～１５００Ｐａであり，且つずり応力τａの値が１００～２０００Ｐａの範囲にあれば，押し出し性及び垂れ性について所望の効果（性能）が得られると認識できる程度に，本件明細書に具体例を開示して記載しているとはいえず，本件明細書の特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するということはできない。
【原告の主張】
争う。
（（），   ，３争点３本件発明の特許請求の範囲   請求項１は構成要件Ｅを満たさず本件発明の効果を奏せず，本件発明の課題を解決することができないものを含み，未完成発明といえるか（特許法２９条１項柱書）について）
【被告の主張】
()本件発明は「シード重合により得られる酢酸ビニル樹脂系エマルジョン1」（）からなり且つ可塑剤を実質的に含まない水性接着剤構成要件ＡないしＤであり，上記「シード重合」とは樹脂エマルジョン中でモノマーを重合させることをいう（段落【００１２。】）
そして，本件発明の構成要件ＡないしＤは，酢酸ビニル以外のモノマーを配合した水性接着剤と，これを配合しない水性接着剤をその技術的範囲に含むものである。


被告は本件明細書の実施例２に忠実に従ってただし   構成要件Ｆの温，（，   「度７℃の条件で」の点を除く，トレース品１－１，同１－２を作成し，。）また，本件明細書の実施例２の記載を基本としつつ，酢酸ビニル以外のモノマー（ｎ－ブチルアクリレート）を加えないようにした点のみ相違するトレース品２－１，同２－２をそれぞれ作成した（乙２の７。），，その結果トレース品１－１及び１－２の貯蔵弾性率Ｇ′ａが２４３Ｐａ２３３Ｐａであるのに対し，ｎ－ブチルアクリレートを加えないトレース品２－１及び２－２の貯蔵弾性率Ｇ′ａは，それぞれ１７．４Ｐａ，１１．６Ｐａであった。
，，さらにｎ－ブチルアクリレートを加えたトレース品１－１及び１－２は保持率〈注，保持率（％）＝［低温（５℃）接着強さ（ＭＰａ）／常態接着強さ（ＭＰａ］×１００〉がそれぞれ８９％，８６％であるのに対し，ｎ）－ブチルアクリレートを加えないトレース品２－１及び２－２の保持率は，それぞれ３８％，３４％であり，本件明細書の段落【００４０】に記載された「保持率の値が，６０％以上，好ましくは８０％以上である水性エマルジョンが得られ」るとの記載内容に明らかに反し，低温（５℃）において安定して使用できる水性接着剤ではない。
また，ｎ－ブチルアクリレートを加えないトレース品は，低温（５℃）条件下での成膜で白濁し，本件明細書の段落【００４２】の「透明な皮膜が形成されるという特徴」を満たさない。
【】，「   」本件明細書の段落０００４によれば   本件発明が通年で使用できる水性接着剤を提供することを課題としていることは明らかであるが，ｎ－ブチルアクリレートを加えないトレース品は，ＪＩＳにおいて通年用の水性接着剤の昀低造膜温度として定める２℃以下の基準を満たしておらず，低温接着強さ，保持率が大きく劣るため「通年で使用できる」という上記課題を，解決し得ていない。
()以上要するに，本件発明の技術的範囲に含まれる酢酸ビニル以外のモノ2マーを配合しない水性接着剤（例えば，ｎ－ブチルアクリレートを加えないトレース品）は，本件発明の構成要件Ｅを充足せず，また，その成膜温度は明らかに高く，低温接着強さが劣るため，本件発明の作用効果を奏することができず，本件発明の課題を解決することができない。したがって，本件発明は未完成であり，特許法２９条１項柱書違反の無効事由がある。
【原告の主張】
被告は，本件明細書の実施例２に代えて，ｎ－ブチルアクリレートを用いない以外は実施例２と同一の方法で水性接着剤を得たところ，その貯蔵弾性率Ｇ′ａが構成要件Ｅの範囲外となり，ｎ－ブチルアクリレートを用いない場合は本件発明の効果を奏せず，本件発明の課題を解決することができないから，本件発明は未完成であると主張する。
しかし，上記主張は，本件発明の実施例を変更すると本件発明の課題を解決するものが得られず，本件発明の効果を奏しない場合があるという当然のことを主張しているにすぎず，これを根拠に未完成発明であるというのは失当である。
トレース品２－１及び２－２は，被告の主張によれば本件発明の構成要件Ｅを充足しない以上，本件発明の技術的範囲に属するものではない。本件の場合，実施例を追試すれば，本件発明の課題を解決でき，本件発明の効果を奏するものが得られるのであるから，本件発明が未完成でないことは明らかである。
４争点４（本件明細書の発明の詳細な説明は，ずり応力τの値と，押し出し性や耐垂れ性という課題との関係について，当業者が本件発明の技術的意義を理解するために必要な事項が記載されているといえるか（改正前特許法３６条４項）について）
【被告の主張】
()本件明細書の段落【０００４】には従来技術の問題点について   「通常1，の保護コロイドを用いた乳化重合により得られる酢酸ビニル系エマルジョンからなる可塑剤含有水性接着剤…は，…貯蔵弾性率Ｇ′が高いため垂直面や天井に塗布しても垂れにくいという特徴を有している。これに対して，シード重合により得られる酢酸ビニル樹脂系エマルジョンからなる水性接着剤は，一般に貯蔵弾性率Ｇ′が低く，ずり応力τが高いという粘弾性上の特徴を有している」と記載されている。。
()しかし，乙第２号証の２７（以下「Ａ意見書」という   ）に論じられて2。いるように，貯蔵弾性率Ｇ′と垂れ性との関係は理論的に説明できないのである。
，「。Ａ意見書は垂れるという表現は通常は流れるということを表している流動性を記述するレオロジー量は粘性である。ここで採用している貯蔵弾性率Ｇ′は変形性（流れるのではなく形が変わるという性質であり，固体を想定している）を記述するものであり，物理量としては垂れやすさとは関係しない「貯蔵弾性率Ｇ′は変形に対する抵抗を表し，ずり応力τは流動に」，対する抵抗を表している。一般論として，変形しやすく流動しにくいことは物質の力学的性質として考えにくい。このような性質を持った材料は非常に特異であり，その特異性に関する定量的記述がなければ，これは単なる矛盾した表現と見なされても仕方がない」と，本件明細書の段落【０００４】。の記載内容は技術的に矛盾するものであると結論づけている。()また，本件明細書の段落【００４４】には，ずり応力τａの再現性につ3いて「ずり速度（ｄγ／ｄｔ）が２００（１／ｓ）を越えると（例えば，，５００（１／ｓ）であると，ずり応力τａの再現性が低下する。…ずり速）度を２００（１／ｓ）まで一定の割合で連続的に上げるのに要する時間が６０秒よりも短すぎると，ずり応力τａの再現性が低下する」と記載されて。いる。
しかし，上記記載についてＡ意見書は「レオロジー測定においてこのよ，うな不安定なデータが得られるときは必ず何らかの理由があるはずであり，この原因を記述しておかないとここで採用している測定プログラムでレオロジー的性質を定量的に表すことができない可能性がある。つまり，製品としての接着剤の物性が不安定なのか，この測定法だけでは表現できないレオロジー現象，たとえばチクソトロピーなどが発現しているのかでその解釈が全く違ってくる」とし，本件発明の構成要件Ｆの測定方法とずり応力τａと。を理論的に結びつける上で本件明細書の段落【００４４】の記載は不十分であると結論づけている。


()さらに，本件明細書の段落【００４５】には，貯蔵弾性率Ｇ′と垂れ性4の関係について「Ｇ′ａが１２０Ｐａ未満であると，特に夏場において，垂直面や天井などに接着剤を塗布した場合に垂れやすく，接着剤を必要としない箇所が汚染される。また，τａが２０００Ｐａを超える場合には，特に寒冷地や冬場において，ノズル付き容器を手で押して接着剤を押し出そうとしても接着剤が出にくく，作業性に劣る」と記載されているが，この記載に。ついてもＡ意見書は「貯蔵弾性率Ｇ′で垂れ性を論じることに疑問があ，る」とし，貯蔵弾性率Ｇ′は物理量としては垂れやすさとは関係しないと。結論づけている。
()また，Ａ意見書は   「レオロジー量の定義からすると，弾性率と垂れ性5，あるいは押し出し性が直接的に関連するとは考えないのが，一般的である…新しい観点というからにはその基本となる理論やメカニズムを明確にしなければならない。その記述がない以上，技術としての信頼性に問題がある」。とし，更に本件発明について，()垂れ性，押し出し性を支配するのは粘性1であり，動的粘弾性関数を用いてこれに言及するのであれば，必ず損失弾性率（粘性の性質）の数値も必要になること，()一点の周波数での貯蔵弾性2率Ｇ′では流動性については何もいえないこと，()本件発明では線形粘弾3性領域（低ひずみ領域）の値を請求しているが，低ひずみの値は流れていないあるいは大きな流動が起こっていない状態の性質を記述するものであり，垂れ性と貯蔵弾性率は異なった状態を対象としていることになるので，同一に論じることはできないこと，()垂れ性と押し出し性には異なったせん断4速度での粘度が係わっており，したがって，本件発明のように一点のせん断速度だけで規定することはできないこと，()本件発明では，２００（１／5ｓ）での粘度だけを指定していて極めて不十分であり，流動挙動全貌を記述することができていないことを指摘し，そもそも本件明細書の記載によっては，ずり応力τの値と押し出し性や耐垂れ性という課題との関係を理解できないと結論づけている。
()さらに，後記６の【被告の主張】のとおり，本件明細書の段落【００５6５】に記載された方法並びにこれと同様の平成１５年１１月１４日付け手続補正書と共に提出した実験証明書（乙２の２８）に記載された方法は，ずり応力τの測定条件に問題があり，これによって得られたずり応力τａの値は信頼性がないものであるから，本件明細書の段落【００６９】表１のデータ並びに上記実験証明書の各実験データによっても，ずり応力τａの値を制御することと，押し出し性や垂れ性の関係は理解できない。()以上要するに，本件明細書の発明の詳細な説明は，レオロジーの理論並7びに現に原告が行った実験によっても，ずり応力τａの値と，押し出し性や耐垂れ性という課題との関係を理解できるように記載されていないので，当業者において本件発明の技術的意義を理解することができない。よって，実施可能要件（改正前特許法３６条４項）を満たしておらず，本件特許権は同法１２３条１項４号に該当し無効とすべきである。
【原告の主張】
()本件明細書の実施例に準拠して，段落【００４６】の記載を参考にし，1種々の変更を施すことにより当業者が本件発明の範囲内の水性接着剤を適宜得ることができることは，前記１【原告の主張】において述べたとおりである。
したがって，本件明細書が改正前特許法３６条４項の実施可能要件を満たしていることは明らかである。
()本件発明は，本件明細書の段落【０００５】及び【発明が解決しようと2する課題】に記載されているとおり，従来，シード重合で得られたエマルジョンでは両立が困難であった垂直面での垂れにくさと容器からの押し出しやすさとを解決したものであるそしてこの解決手段として   構成要件Ｅ貯。，，   （蔵弾性率Ｇ′ａに関する要件）と構成要件Ｆ（ずり応力τａに関する要件）とを採用したものである。
被告は，本件発明の課題とＧ′ａ及びとの関係が理解できないと主張τａするが，本件明細書には「Ｇ′ａが１２０Ｐａ未満であると，特に夏場において，垂直面や天井などに接着剤を塗布した場合に垂れやすく，接着剤を必。，，要としない箇所が汚染されるまた   τａが２０００Ｐａを超える場合には特に寒冷地や冬場において，ノズル付き容器を手で押して接着剤を押し出そうとしても接着剤が出にくく，作業性に劣る（段落【００４５）と記載。」】されているように，Ｇ′ａは垂れ性に関係しておりτａは押し出し性に関係していることが明示されている。
また，本件明細書の段落【００６９】の表１中，実施例１ないし３と比較例１ないし３を対比することにより，貯蔵弾性率Ｇ′ａは垂れ性に関係しており，ずり応力τａは押し出し性に関係していることは容易に理解できる。()被告は，Ａ意見書の，垂れ性を支配するのは粘性であるから貯蔵弾性率3で議論するのは不適切であるとの見解を根拠に，垂れ性と貯蔵弾性率との関係が理解できないと主張している。しかし，Ａ意見書には物質の変形と流動を学問的に考察する際の一つのアプローチの仕方が述べられているにすぎず，特許請求の範囲において物質の特徴を表現するのにどのような特性値を用いるのが適切で，その特性値がどのような作用効果と関係しているかが明細書に記載されているか否かに関する見解ではない。
貯蔵弾性率Ｇ′ａが一定の範囲内にあれば垂れにくいということは実施例等で実証されているのであるから，この関係が学問的に不適切であるとするＡ意見書の見解は，現実の水性接着剤が適用される現場に則したものではない。現実の種々の状態をすべてレオロジー解析技術では説明しきれないのである。
５争点５（構成要件Ｆ中の「温度７℃の条件で」との記載が技術的に明瞭であるか。またこの点について，本件明細書の発明の詳細な説明に当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているか（特許法３６条６項１，２号，改正前特許法３６条４項）について）
【被告の主張】


()ずり応力τａの測定時の条件に関する本件発明の構成要件Ｆの「温度７1℃の条件で」との記載は，技術的意味が不明確である。すなわち，本件明細書の段落【００５５】には「ずり応力τの測定に際しては試料を４℃で２４時間養生しており，また，測定器の設定温度を４℃とすることにより，測定時の摩擦熱により，測定時における試料の実際の温度を７℃とすることができる」と記載されているが，摩擦熱で温度上昇が起。こっているとすると，測定中常に発熱があるので，短時間で７℃まで上昇しその後一定になるという挙動は考えにくく，理論的に「測定時の摩擦熱により，測定時における試料の実際の温度を７℃とすること」はできない。また，原告が乙第２号証の１（平成１５年１１月１４日付け手続補正書）と共に提出した同号証の２８（本件発明の発明者実施の実験証明書）には，ずり応力測定時の条件として「測定に際しては試料を４℃で２４時間以上養生し，測定器の設定温度を４℃としたが，測定時の摩擦熱によって，測定時における試料の実際の温度は７℃となる」として，原告の行った実験が本。件明細書の段落【００５５】に記載された方法と同一の方法で行った旨記載されている。
しかし，同実験証明書に記載されたずり応力τａの測定データによれば，ずり応力τａの測定時における温度は，測定開始時はいずれも８℃付近で，測定が進むにつれて温度は低下してゆき，測定終了時にはいずれも６℃付近となっているのであるから，本件明細書の段落【００５５】に記載された内容を実現し得ていない。
すなわち，構成要件Ｆは，理論的にも実験によっても実現できないものであり，かつこれを実現するための具体的方法は本件明細書に何ら記載されていない。
()本件特許は，平成１５年９月４日，特許法２９条１項３号，同条２項に2該当するほか，本件明細書及び図面が下記の点で改正前特許法３６条４項及び特許法３６条６項２号に規定する要件を満たしていないとの理由で，拒絶理由通知を受けた。
「()本願請求項では   『貯蔵弾性率』及び『ずり応力』の測定方法に係1，，（【】）る記載がなく   本願明細書の発明の詳細な説明の欄段落００５５には，当該測定方法に係る一応の記載はあるが，当該方法では，被測定物が接着剤であることに鑑み技術的常識からみて，接着剤に接する面の種別によって，その相互の親和性等により同一の被測定物であっても測定値が変化するものと認められる。
しかるに，本願明細書には，当該測定方法における測定面の素材種別等に係る記載がなく，してみると，当該記載がない本願明細書の記載では，発明を当業者が実施できる程度に記載されておらず，また，本願請求項の記載では，発明が明確でないものと認められる。()本願請求項では   『貯蔵弾性率』と『ずり応力』とが独立した別異2，の物性値として記載されているが，技術的常識からみて，特定の測定条件下（温度，ずり速度（即ち剪断力）等）で『ずり応力』と歪み量に基づき直接的かつ一義的に『貯蔵弾性率』は算出できるものであり，貯蔵弾性率とずり応力とが，歪み量等を定数とする実質的な反比例等の直接的相関関係を有するものである（省略）から，両者が独立した物性値であるものとは認められず，従って，本願請求項の記載では，発明が明確になっているものとは認められない」。
上記拒絶理由通知に対し原告は平成１５年１１月１４日付け意見書   乙，，（２の３０）において，貯蔵弾性率Ｇ′ａ並びにずり応力τａの値を，本件発明の請求項記載の範囲とすることが本件発明の特徴であることを強調し，同日付け手続補正書（乙２の１）によって，構成要件Ｃ，Ｅ及びＦの各要件を追加し，これにより特許査定を受けたものである。
このように，本件発明の本質的部分は，構成要件Ｅ及びＦにあるにもかかわらず，上記()のとおりずり応力τａの測定条件である「温度７℃の条件1で」という要件は理論的にも現実的にも実現不可能なものであるから，上記補正によっても拒絶理由()は治癒されていない。よって，本件明細書の記1載は，発明を当業者が実施できる程度に記載されておらず，また，発明が明確でないから，本件明細書は特許法３６条６項１号及び２号並びに改正前特許法３６条４項に規定する要件を満たしておらず，本件特許は特許法及び改正前特許法１２３条１項４号に該当し，無効とすべきものである。
【原告の主張】
()ずり応力τａを測定する際の温度条件を７℃にしたのは，本件明細書に1「，，，また   τａが２０００Ｐａを超える場合には特に寒冷地や冬場においてノズル付き容器を手で押して接着剤を押し出そうとしても接着剤が出にくく，作業性に劣る（段落【００４５）と記載されているように，冬場で。」】のノズル付き容器からの水性接着剤の押し出し性を意識したことによる。そして，本件明細書には，ずり応力τａを「温度７℃の条件で」測定することが，段落【０００８【００４４【００５５   【００５６】及び【００】，】，】，５７】に記載されている。したがって，７℃での測定条件の技術的意義は明確である。
()被告は，原告が本件特許の審査段階で提出した乙第２号証の２８では，2ずり応力τａ測定中に温度が８℃から６℃まで変動しているので，現実に７℃で測定できていないとも主張する。
しかし，測定温度を７℃に設定しても，測定機器の精度や雰囲気によってその温度は若干変動するのであり，７℃±１℃程度の変動を捉えて７℃で測定できていないとすることは，技術常識に反する針小棒大な主張であり失当である。
乙第２号証の７の一部をなす試験証明書の作成者である英弘精機株式会社においても，ずり応力τａの測定を７℃の条件で行っているのであるから，このようなことは当業者が容易になし得ることである。被告の主張は，ハーケ社製のレオメーターには温度制御機能が搭載されている点を見落としたものであり，誤っている。
()以上のとおり「温度７℃の条件で」ずり応力τａを測定し得ることは，3本件明細書，乙第２号証の７及び同号証の２８から当業者にとって自明のことである。また，冬場での容器からの押し出し性を意識して「７℃」に設定したことによれば，本件発明の構成要件Ｆの記載は何ら不明瞭でもなく，当業者が容易に実施し得ないものでもない。


６争点６（本件特許の補正手続は出願当初の明細書に記載した事項以外の事項を追加したもので違法であるか（改正前特許法１７条の２第３項）について）
【被告の主張】
，（），(   )原告は平成１５年１１月１４日付け手続補正書   乙２の１において1本件発明を構成要件ＡないしＦのとおりに補正したが，その際，構成要件Ｅ及びＦのレオメーターの材質に関し「測定面が金属製の」との記載を追加しているが，出願当初明細書にはレオメーターの「測定面が金属製の」という事項は全く記載されていない。
なお，平成１２年１２月２８日以降に審査が行われるものに適用される審査基準では，当初明細書等に記載した事項には「当初明細書の記載から自，明な事項」も含むとされているが「測定面が金属製の」という事項は，同，審査基準にいう「当初明細書の記載から自明な事項」には当たらない。すなわち，乙第２号証の３によれば，レオメーター用のコーンプレートの材質として，ポリアセタールやポリカーボネートといった非金属の材料が存することは明らかであるし，さらに，本件明細書に記載されているハーケ社製のレオメーターに上記非金属のコーンプレートを使用できることも明らかである。
したがって，レオメーターの測定面として金属以外に様々な材質のものが存在していたのであるから「測定面が金属製の」という事項は「当初明細，書の記載から自明な事項」ではない。
，，（）(   )また前記手続補正書において原告が提出した材質証明書   乙２の４2には，コーンプレート及びベースプレートの材質としてチタンとステンレスのみしか記載されていないにもかかわらず，原告は，それよりもはるかに広い上位概念である「金属」に補正している。しかし，チタンとステンレスのみの記載から「金属」を導き出すことは自明ではないから，この点においても「測定面が金属製の」という事項を追加する補正は，適法な補正要件を満たしていない。
()さらに，本件明細書の特許請求の範囲の記載はハーケ社製の装置に限定3されておらず「円錐－円盤型のレオメーター」であるから「測定面が金，，属製の」なる文言が新規事項の追加となるか否かは「円錐－円盤型のレオ，メーター」全般について判断すべきである。
原告は，ハーケ社製の「円錐－円盤型のレオメーター」と他社製の「円錐－円盤型のレオメーター」を区別して議論するが，上記のとおり，これらを区別する理由はなく，本件優先日前に現に「円錐－円盤型のレオメーター」に使用する非金属の円錐プレート及び円盤プレートが存在したのであるから「測定面が金属製の」を追加する補正が新規事項の追加に当たることは，明らかである。
()また，原告は   「測定面が金属製の」という文言は，測定試料に悪影響4，を与えない測定面であることを示したものであって，測定器の常識的事項に言及したものであるから「測定面が金属製の」という記載を追加する補正，は，当業者の自明事項であって，当初明細書の記載の範囲内であると主張する。
しかし，かかる事項が常識的事項であるという事実はない。さらに，測定試料を吸収しない材質には樹脂，ガラス，セラミックス等多数存在する。すなわち，すべての金属が一律に使用可能で，金属以外の材料はすべて使用不能とはいえないのであるから「測定面が金属製」が測定器の常識的事，項でない以上「測定面が金属製の」という記載を追加する補正は自明事項，ではない。
()よって，本件特許の補正手続は，改正前特許法１７条の２第３項に規定5する補正要件を満たしていないから，本件特許は同法１２３条１項１号に該当し，無効とすべきである。
【原告の主張】
()当初明細書には貯蔵弾性率Ｇ′ａ及びずり応力τａを測定するにはハー1ケ社製のレオメーターで円錐－円盤型のレオメーターを用いることが記載されていた。
ハーケ社製の円錐プレート（コーンプレート）及び円盤プレートには非金属製のものはないから，被告の主張はその前提が誤っており理由がない。そしてハーケ社製の円錐プレート及び円盤プレートは，チタン製やステンレス製等の金属製のものであるから「測定面が金属製の」という記載を追加す，る補正は，当初明細書の記載の範囲内であり，改正前特許法１７条の２第３項の規定に違反しない。
()また，被告は，乙第２号証の４によればハーケ社製の円錐プレート及び2円盤プレートにはチタン製とステンレス製しか存在しないのにこれを含む金属製という広い概念に補正して「測定面が金属製の」とすることも，当初明細書の記載の範囲内でなされたものではないと主張する。しかし，ハーケ社製のレオメーターは測定機器であり，チタン製であろうとステンレス製であろうと，また，仮にアルミ製であろうと，同一の測定値となるように構成して使用するものである「測定面が金属製の」という文言は，測定試料に悪。影響を与えない測定面であることを示したものであり，測定器の常識的事項に言及したものである。
()したがって   「測定面が金属製の」という記載を追加する補正は，当業3，者の自明事項であって，当初明細書の記載の範囲内であり，改正前特許法１７条の２第３項の規定に違反しない。
７争点７（本件発明は，本件優先日前に頒布された刊行物（乙２の５及び乙２の６）に開示された技術と同一であり，かつ，公然実施されていた発明であるか（特許法２９条１項）について）
【被告の主張】
()本件優先日前に頒布された刊行物である乙２の５公報の特許請求の範囲1は次のとおりである。
「酢酸ビニルを主体とする単量体１００重量部に対して固形分換算で８～３０重量部のエチレン含有量１０～３０重量％のエチレン－酢酸ビニル共重合体エマルジョンをシードとして用い，保護コロイドとして平均重合度３００～２３００，平均ケン化度８０～８９モル％のポリビニルアルコールを５～１５重量部用いてエマルジョン型シード重合を行なうことによりえられる酢酸ビニル系重合体エマルジョンからなる紙工用接着剤」。そして，同公報には，実施例１として，次のとおり記載されている。
「実施例１


蒸留水１００重量部およびポリビニルアルコールとしてゴーセノールＧＨ－１７（ケン化度８８モル％，重合度１７００）５．５重量部を４つ口フラスコに仕込み，８０℃に加温して溶解させたのち，エチレン－酢酸ビニル共重合体エマルジョンとしてスミカフレックスＳ－４００（不揮発分５５％含），。有４０重量部を添加し   ７２℃で攪拌速度を２００ｒｐｍにして調整した．，．，蒸留水１重量部に過酸化水素水０５重量部   酒石酸０２重量部を添加し溶解させたものに直ちに酢酸ビニルモノマー１００重量部の滴下を開始し，５時間で滴下を終了した。さらに８０℃で２時間熟成させたのち，ジブチルフタレート（以下，ＤＢＰという）２０重量部添加し，３０分後に冷却して酢酸ビニル系重合体エマルジョンをえた」。
()被告は，上記実施例１の製造方法に従って，水性接着剤であるトレース2品Ｃ－６Ｙ，Ｃ－２２Ｙを製造した。
なお，同トレース品の製造方法は，基本的には上記実施例１に従いつつ，一部については，原料入手の都合その他の理由により，同実施例１の製造方法として記載された以外の内容を適用し，また，同実施例１における任意的な要件を除いたものである。
同実施例１との相違点は，以下の相違点Ａ１ないし相違点Ａ４のとおりである。
ア相違点Ａ１
ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）として，乙２の５公報の実施例１に記載されたゴーセノールＧＨ－１７の代わりに，株式会社クラレ製の商品名クラレポバール２２４，商品名クラレポバール２２０Ｅ，商品名クラレポバール２１７ＥＥ，及び電気化学工業株式会社製の商品名デンカボパールＢ－２４Ｎを使用した。
，，，しかしながらこれらのＰＶＡは   乙第２号証の８から明らかなとおり乙２の５公報の「前記保護コロイドとして使用するポリビニルアルコールとしては，平均重合度３００～２３００，平均ケン化度８０～８９モル％の部分ケン化型のポリビニルアルコールを用いるのが好ましい」との記。載を満たすものである。
イ相違点Ａ２
エチレン－酢酸ビニル共重合体エマルジョン（ＥＶＡ）として，乙２の５公報の実施例１に記載されたスミカフレックスＳ－４００の代わりに，電気化学工業株式会社製の商品名デンカＥＶＡテックス＃５９を使用した。
しかしながら，これらのＥＶＡは，乙２の５公報の「前記シードとして用いるエチレン－酢酸ビニル共重合体エマルジョンは…１０～３０重量％の範囲で用いるのが好ましい」との記載を満たすものである。。
ウ相違点Ａ３
乙２の５公報の実施例１では，単量体１００重量部に対して，ポリビニルアルコールの配合量が５．５重量部であるのに対し，トレース品Ｃ－６Ｙの製造においては，単量体１００重量部に対して，ポリビニルアルコー，，ルの配合量が１０重量部でありトレース品Ｃ－２２Ｙの製造においては単量体１００重量部に対して，ポリビニルアルコールの配合量が１２重量部である。
しかしながら，これらは乙２の５公報の「酢酸ビニルを主体とする単量体１００重量部に対して前記エチレン－酢酸ビニル共重合体エマルジョンを固形分換算で８～３０重量部および保護コロイドとして前記ポリビニルアルコール５～１５重量部を用いるのが好ましい」との記載を満たすも。のである。
エ相違点Ａ４
乙２の５公報の実施例１では，可塑剤（ＤＢＰ）を添加しているのに対し，トレース品Ｃ－６Ｙ，Ｃ－２２Ｙでは可塑剤を添加していない。しかしながら，同公報の特許請求の範囲において可塑剤の添加は要件とされていないこと，同公報に「０～３０重量部の範囲で添加するのが好ましい」と記載されていることから，配合量が０である場合を含むと解さ。れること，及び可塑剤を添加する前に本重合反応は終了していると考えられること等から，そもそも乙２の５公報の発明において可塑剤を添加するのは任意的な条件にすぎない。
したがって，トレース品Ｃ－６Ｙ，Ｃ－２２Ｙは，乙２の５公報の実施例１そのものではないが乙２の５公報に係る発明の技術的範囲に属する。()トレース品Ｃ－６Ｙ，Ｃ－２２Ｙは，本件発明の構成要件をすべて備え3ている。
ア上記トレース品の製造工程では，エチレン－酢酸ビニル共重合体エマルジョン中で酢酸ビニルをシード重合している。よって，構成要件Ａと一致する。
イ上記トレース品は，その製造工程から，明らかに酢酸ビニル樹脂系エマルジョンからなるものである。よって，構成要件Ｂと一致する。ウ上記トレース品は，可塑剤を配合していない。よって，構成要件Ｃと一致する。
エ上記トレース品は，紙工用接着剤に関する特許公報である乙２の５公報に基づき製造したものであるから，水性接着剤である。よって，構成要件Ｄと一致する。
オ上記トレース品の貯蔵弾性率Ｇ′ａを本件発明の構成要件Ｅの条件で測定し，また，ずり応力τａを構成要件Ｆの方法で測定した結果，同トレース品の貯蔵弾性率Ｇ′ａは，それぞれ２１８．４Ｐａ，４７８．３Ｐａで，，．，。あり   ずり応力τａはそれぞれ７１４８Ｐａ   １２２７Ｐａであったこれらの測定方法及び数値は，構成要件Ｅ及びＦと一致する。，，()したがって   乙２の５公報が開示する技術内容である上記トレース品は4本件発明と同一であり，乙２の５公報は，本件優先日前に公開されていたのであるから，本件発明は，その優先日前に公然知られ，優先日前に刊行物に記載され，公然実施されていた発明である。
()本件優先日前に頒布されていた刊行物である乙２の６公報の特許請求の5範囲は，次のとおりである。


「請求項１】エチレン－酢酸ビニル共重合樹脂系エマルジョン中で酢酸【ビニルをシード重合して酢酸ビニル樹脂系エマルジョンを製造する方法であって，酢酸ビニルを系内に添加しつつシード重合を行う工程と，前記工程の前工程又は後工程として，酢酸ビニル以外の重合性不飽和単量体を系内に添加する工程を含む酢酸ビニル樹脂系エマルジョンの製造方法。【】，請求項２酢酸ビニル以外の重合性不飽和単量体を系内に添加する工程を酢酸ビニルを系内に添加しつつシード重合を行う工程の前工程として行う請求項１記載の酢酸ビニル樹脂系エマルジョンの製造方法。【請求項３】酢酸ビニル以外の重合性不飽和単量体の使用量が，酢酸ビニル１００重量部に対して０．０５～１０重量部の範囲である請求項１又は２記載の酢酸ビニル樹脂系エマルジョンの製造方法。
【請求項４】酢酸ビニル以外の重合性不飽和単量体として，アクリル酸エステル類，メタクリル酸エステル類，ビニルエステル類及びビニルエーテル類から選択された少なくとも１種の単量体を用いる請求項１～３の何れかの項に記載の酢酸ビニル樹脂系エマルジョンの製造方法。
【請求項５】請求項１～４の何れかの項に記載の製造方法により得られる酢酸ビニル樹脂系エマルジョンからなる水性接着剤。
ｃｍ）／常【請求項６】保持率（％）＝［低温（５℃）接着強さ（ｋｇｆ／２（ｋｇｆ／］×１００の値が６０％以上である請求項５記態接着強さｃｍ   ）２載の水性接着剤。
【請求項７】可塑剤を実質的に含まない請求項５又は６記載の水性接着剤。【】。」請求項８木工用である請求項５～７の何れかの項に記載の水性接着剤そして，同公報の段落【００５１】には，実施例１として，次のとおり記載されている。
「実施例１
攪拌機，還流冷却器，滴下槽及び温度計付きの反応容器に水５０５重量部を入れ，これにポリビニルアルコール（ＰＶＡ（株）クラレ製，クラレ）（），．，ポバールＰＶＡ２２４   ５５重量部酒石酸０７重量部を加えて溶解させ８０℃に保った。ＰＶＡが完全に溶解した後，エチレン－酢酸ビニル共重合樹脂エマルジョン（ＥＶＡエマルジョン（電機化学工業（株）製，デンカ）スーパーテックスＮＳ１００，固形分濃度５５重量％）を１２５重量部添加。，（）した   液温が８０℃まで上がったところでｎ－ブチルアクリレートＢＡを６重量部添加し，５分間攪拌した。この混合液に，触媒（３５重量％過酸化水素水１重量部を水２２重量部に溶解させた水溶液）と，酢酸ビニルモノマー２８５重量部とを，別々の滴下槽から２時間かけて連続的に滴下した。滴下終了後，さらに１．５時間攪拌し，重合を完結させて，酢酸ビニル樹脂系エマルジョンを得た」。
()被告は，乙２の６公報に記載された実施例１の製造方法に従って，水性6接着剤であるトレース品Ｋ－１４Ｙ，Ｋ－１６Ｙ，Ｋ－１９Ｙを製造した。同トレース品の製造方法は，基本的には乙２の６公報の実施例１の製造方法に従いつつ，一部については，原料入手の都合その他の理由により，それ以外の内容を適用した。同実施例１との相違点は，以下の相違点Ｂ１ないし相違点Ｂ４のとおりである。
ア相違点Ｂ１
乙２の６公報の実施例１では，ＰＶＡとしてクラレポバール２２４を使用しているのに対し，上記トレース品では他のＰＶＡを使用している。しかしながらこれらのＰＶＡは乙２の６公報の段落   ００２１ポ，，【   】「リビニルアルコールとしては，特に限定されず，一般に酢酸ビニル樹脂系エマルジョンやエチレン－酢酸ビニル共重合樹脂系エマルジョンを製造する際に用いられるポリビニルアルコールを使用でき」との記載を満たすものである。
イ相違点Ｂ２
乙２の６公報の実施例１では，ＥＶＡとしてデンカスーパーテックスＮＳ－１００を使用しているのに対し，上記トレース品の製造においては，ＥＶＡとして，電気化学工業株式会社製の商品名デンカＥＶＡテックス＃５９を用いている。
しかしながら，このＥＶＡは，乙２の６公報の段落【００１７「この】エマルジョンを構成するエチレン－酢酸ビニル共重合体樹脂としては，特に限定されないが，通常，エチレン含有量が５～４０重量％程度の共重合樹脂が用いられる。なかでも，エチレン含有量が１５～３５重量％の範囲にある共重合樹脂は，特に低い成膜温度を与えると共に，接着強さも優れるため好ましい」との記載を満たすものである。。
ウ相違点Ｂ３
乙２の６公報の実施例１では，全樹脂（全固形分）中のＥＶＡの含有量が１６．６重量％であるのに対し，上記トレース品では，全樹脂（全固形分）中の含有量をそれぞれ２１．２重量％，２１．３重量％，２１．３重量％としている。
しかしながら，これは，乙２の６公報の段落【００１８「エチレン－】酢酸ビニル共重合樹脂の量は，得られる酢酸ビニル樹脂系エマルジョンの全樹脂（全固形分）中の含有量として，例えば３～４０重量％，好ましくは５～３０重量％，さらに好ましくは１０～２５重量％程度である」と。の記載を満たすものである。
エ相違点Ｂ４
乙２の６公報の実施例１では，ＰＶＡの配合量が５５重量部であるのに対し，全体のスケールが２分の１である上記トレース品においてＰＶＡの配合量は２０ないし２１重量部である。
しかしながら，これは，乙２の６公報の段落【００２２「ポリビニル】アルコールの量は，シード重合の際の重合性や接着剤としたときの接着性などを損なわない範囲で適宜選択できるが，一般には，得られる酢酸ビニル樹脂系エマルジョンの全樹脂（全固形分）中の含有量として，例えば２～４０重量％，好ましくは５～３０重量％，さらに好ましくは８～２５重量％程度である」との記載を満たすものである。。
したがって，上記トレース品は，乙２の６公報の実施例１そのものではないが，乙２の６公報に係る発明の技術的範囲に属するものである。()上記トレース品は，本件発明の構成要件をすべて備えている。7ア上記トレース品の製造工程では，エチレン－酢酸ビニル共重合体エマルジョン中で酢酸ビニルをシード重合している。よって，構成要件Ａと一致する。


イ上記トレース品は，その製造工程から，明らかに酢酸ビニル樹脂系エマルジョンからなるものである。よって，構成要件Ｂと一致する。ウ上記トレース品は，可塑剤を配合していない。よって，構成要件Ｃと一致する。
エ上記トレース品は，水性接着剤に関する特許公報である乙２の６公報に基づき製造したものであるから，水性接着剤である。よって，構成要件Ｄと一致する。
オ上記トレース品の貯蔵弾性率Ｇ′ａを本件発明の構成要件Ｅの条件で測定し，また，ずり応力τａを構成要件Ｆの方法で測定した結果，上記トレ，．，．，ース品の貯蔵弾性率Ｇ′ａは   それぞれ２８４７Ｐａ３２８   １Ｐａ４２３．０Ｐａであり，ずり応力τａは，それぞれ１０６６Ｐａ，１２３２Ｐａ，１５４３Ｐａであった。
，。これらの測定方法及び数値は本件発明の構成要件Ｅ及びＦと一致する，，()したがって   乙２の６公報が開示する技術内容である上記トレース品は8本件発明と同一であり，乙２の６公報は，本件優先日前に公開されていたのであるから，本件発明は，その優先日前に公然知られ，優先日前に刊行物に記載され，公然実施されていた発明である。
【原告の主張】
()乙２の５公報の実施例１とトレース品Ｃ－６Ｙ，Ｃ－２２Ｙは，被告が1自認するようにＡ１ないしＡ４の４点の相違点があり，乙２の５公報の実施例１の追試とは認められないものである。
被告は，このような作為的な変更を伴っていても，トレース品Ｃ－６Ｙ，Ｃ－２２Ｙは乙２の５公報に係る発明の技術的範囲に属するので，乙２の５公報に記載されたものと認められると主張する。しかし，乙２の５公報に係る発明に更に追加の構成要件を付加した改良発明は，乙２の５公報に記載された発明ではないが，当該改良発明品は乙２の５公報に係る発明の技術的範囲には属する。乙２の５公報に係る発明の構成要件を更に限定した内容の選択発明は，乙２の５公報に記載された発明ではないが，当該選択発明品は乙２の５公報に係る発明の技術的範囲には属する。すなわち，被告の主張は先行発明と後行発明の同一性の問題と，後行発明品が先行発明の技術的範囲には属するか否かの問題とを混同しており，その主張自体誤りである。()また，相違点は被告が挙げる点のみではない。2
ア相違点Ａ５
トレース品Ｃ－６Ｙは，乙２の５公報の実施例１に比べて，酢酸ビニルモノマーの配合量に比べて水の配合割合が１．７倍も多くなっている。トレース品Ｃ－２２Ｙは，乙２の５公報の実施例１と比較すると，酢酸ビニルモノマーの配合量に対して，水の配合割合が１．７倍，エチレン－酢酸ビニルエマルジョン（ＥＶＡ）の配合割合が１．２５倍多くなっている。さらに，トレース品Ｃ－６Ｙ，Ｃ－２２Ｙと乙２の５公報の実施例１で得られるエマルジョンとは，その粘度が全く異なる。すなわち，前者の粘度は４６．９Ｐａ・ｓ又は８２Ｐａ・ｓであるのに対して，後者の粘度は１７００ｃＰ（＝１．７Ｐａ・ｓ）である。したがって，水の配合割合が多くなっているのは粘度調整のためではない。
イ相違点Ａ６
トレース品Ｃ－２２Ｙは，乙２の５公報の実施例１に比べて，酢酸ビニルモノマーの触媒である過酸化水素水が多くなっている。すなわち，トレース品Ｃ－２２Ｙは酢酸ビニルモノマー１００重量部に対して過酸化水素水が０．７５重量部であるが，乙２の５公報の実施例１は０．５重量部となっている。
ウ相違点Ａ７
乙２の５公報の実施例１で得られたエマルジョンは，その粘度が１７００ｃＰ（＝１．７Ｐａ・ｓ）である。
これに対して，トレース品Ｃ－６Ｙの粘度は４６．９Ｐａ・ｓで，トレース品Ｃ－２２Ｙの粘度は８２Ｐａ・ｓである。
エマルジョンにおいて粘度が相違するということは，エマルジョン粒子間及びエマルジョン粒子と保護コロイド間の相互作用の強弱に差があるということであり，粒子間等の科学的又は物理的結合が異なることを示す。以上のとおり，トレース品Ｃ－６Ｙ及びＣ－２２Ｙは，乙２の５公報の実施例１とは相違点が７点もあり，全くその追試となっていない。特に，得られたエマルジョンの粘度が全く異なり，別異の粒子間等の結合状態となっている。
したがって，トレース品Ｃ－６Ｙ及びＣ－２２Ｙは，乙２の５公報の実施例１に記載されていたと認められるエマルジョンではないから，トレース品Ｃ－６Ｙ及びＣ－２２Ｙの貯蔵弾性率Ｇ′ａ及びずり応力τａが本件発明の構成要件Ｅ及びＦを充足していたとしても，本件発明の新規性を阻却する理由にはならない。
()乙２の６公報の実施例１とトレース品Ｋ－１４Ｙ，Ｋ－１６Ｙ，Ｋ－１3９Ｙは，被告が自認するようにＢ１ないしＢ４の４点の相違点があり，乙２の６公報の実施例１の追試とは認められないものである。被告は，相違点Ｂ１ないしＢ４のような変更を伴っていても，上記トレース品は乙２の６公報に係る発明の技術的範囲に属するので，乙２の６公報に記載されたものと認められると主張する。しかし，このような主張が誤りであることは前記()のとおりである。1
()さらに，相違点は被告が挙げる点のみではない。4
ア相違点Ｂ５
上記トレース品は酢酸ビニルモノマーの量が乙２の６公報の実施例１の，，．半量となっているのにこれの重合触媒である過酸化水素水の量は   約１４ないし約２．９倍も使用している。すなわち，上記トレース品は，乙２の６公報の実施例１に比べて，モノマー量に対し約２．８ないし５．８倍もの重合触媒を使用していることになる。
イ相違点Ｂ６
乙２の６公報の実施例１で得られたエマルジョンは，その粘度が５５．０Ｐａ・ｓである。


これに対して，トレース品Ｋ－１４Ｙの粘度は６２．１Ｐａ・ｓ，トレース品Ｋ－１６Ｙの粘度は７４．５Ｐａ・ｓ，トレース品Ｋ－１９Ｙの粘度は８１．２Ｐａ・ｓである。
以上のとおり，上記トレース品には相違点が６点もあり，全く追試となっていない。上記トレース品のエマルジョンの構造は，乙２の６公報の実施例１とは相違し，全く別異のものである。
したがって，上記トレース品は，乙２の６公報の実施例１に記載されていたと認められるエマルジョンではないから，上記トレース品の貯蔵弾性率Ｇ′ａ及びずり応力τａが本件発明の構成要件Ｅ及びＦを充足していたとしても，本件発明の新規性を阻却する理由にはならない。８争点８（本件発明は，本件優先日前に頒布された刊行物（乙２の６）に開示された技術に基づき，当業者が容易に発明できるものであるか）について
【被告の主張】
()乙２の６公報は，本件発明の構成要件Ｅ及びＦの記載がない点で，本件1発明と相違する。
()しかし，本件優先日前に頒布された刊行物である乙第２号証の２５（   第2「」），，３０回塗料入門講座テキストには   本件発明における貯蔵弾性率Ｇ′が接着剤に近い技術範囲である塗料のレオロジー測定において従来より利用されてきたパラメータであることを示す記載があり，また，同じく本件優先日前に頒布された刊行物である乙第２号証の２６（レオロジー工学とその応「用技術）には，本件発明と同様のパラメータであるずり応力が，接着剤を」含む分散系において従来利用されてきたことが記載されている。したがって，接着剤のような分散系において，本件発明で採用されている貯蔵弾性率Ｇ′やずり応力τは，周知のパラメータにすぎない。()また，本件発明で採用されているパラメータの測定装置や測定条件も周3知の事項，あるいはそれに当業者の設計事項を加えたものにすぎない。乙第２号証の２６の刊行物には，レオロジーの測定にレオメーターを用いることが記載されているから，レオメーターを用いて測定することは周知の事項にすぎないまた乙第２号証の２５の刊行物の記載によれば   せん断速度単。，，   （位ｒａｄ／ｓ）に関して，押し出し性を良くするためには高せん断速度での粘度を低くし，垂れにくくするためには低せん断速度での粘度を高くするということは周知の事項にすぎないということができる。このように，本件発明は，これら周知の事項を基に，高せん断速度での粘度を周知のパラメータであるずり応力τに置き換えるとともに，低せん断速度での粘度を周知のパラメータである貯蔵弾性率Ｇ′に置き換えたものにすぎない。
パラメータを，実質的に同様の挙動を示す周知のパラメータに置き換えることは，当業者が容易にできる事項であるから，本件発明は，乙２の６公報に基づき当業者が容易に発明できるものである。
【原告の主張】
乙２の６公報には，本件発明の構成要件Ｅ及びＦを導き出せる記載や示唆は全くない。
乙第２号証の２５及び同号証の２６には，塗料に関する一般的レオロジーの説明として，①刷毛さばきが良く，垂れにくい塗料は，高せん断速度で低粘度で，低せん断速度で高粘度のものがよい，②熱硬化性塗料の代表的な物性値として貯蔵弾性率Ｇ′があり，これで架橋密度を求め得ること，③垂れは，低せん断領域での現象である，④分散系塗料のレオロジー測定では，せん断速度依存性又は動的粘弾性測定での周波数依存性が重要である，⑤レオロジーの測定にレオメーターを用いることができることが記載されているだけである。これらに基づいて本件発明の構成要件Ｅ及びＦを導き出すことはできないから（具体的にいえば，水性接着剤の垂れ防止のために，貯蔵弾性率Ｇ′ａを一定の範囲内にすればよいという構成要件Ｅに関して，また，容器のノズルから水性接着剤を押し出しやすくするためには，ずり応力τａを一定の範囲内にすればよいという構成要件Ｆに関して，何の示唆もない，本件発明はこれら。）各刊行物の記載に基づいて当業者が容易に想到することができるとはいえない。
９争点９（本件発明は，本件優先日前に公然知られ公然実施され，刊行物に記載され頒布された被告製造にかかる水性接着剤（Ａ－３７０）に基づき当業者が容易に発明できたものであるか）について
【被告の主張】
()被告は，本件優先日より前に，酢酸ビニル樹脂系エマルジョンからなる1水性接着剤Ａ－３７０を製造販売していたが，Ａ－３７０に乙２の５公報又は乙２の６公報記載の技術内容を適用すれば，当業者において容易に本件発明を推考し得るものである。
()Ａ－３７０の原料は酢ビモノマー，ＰＶＡ，Ａ－４００ＢＡ，水道水，2過酸化水素であり，水道水，ＰＶＡ，Ａ－４００ＢＡ，過酸化水素を順に加えた後，酢ビモノマーと過酸化水素を滴下することによって製造するものである。
ア本件発明とＡ－３７０は，次の点で一致する。
(ア)Ａ－３７０は，水道水，ＰＶＡ，Ａ－４００ＢＡ（酢酸ビニル樹脂系エマルジョン，過酸化水素を順に加えた後，酢ビモノマーと過酸化）水素を滴下することによって製造するものであるから，Ａ－４００ＢＡをシードとし，シード重合により酢酸ビニル樹脂系エマルジョンを得るものである。したがって，Ａ－３７０は，本件発明の構成要件Ａ及びＢに一致する。
(イ)Ａ－３７０は，乙第２号証の２２に記載された原材料及び製造工程から明らかなとおり水性接着剤である。したがって，Ａ－３７０は本件発明の構成要件Ｄに一致する。
(ウ)Ａ－３７０の貯蔵弾性率Ｇ′ａ及びずり応力τａの値は，貯蔵弾性率Ｇ′ａが２４７．７Ｐａであり，ずり応力τａが１１８８Ｐａであった。この値は構成要件Ｅ及びＦに規定された範囲内である。よって，本件発明の構成要件Ｅ及びＦにも一致する。
イ一方，Ａ－３７０は，可塑剤であるテキサノールを含んでいる。したが，，「」って   Ａ－３７０は本件発明の構成要件Ｃ可塑剤を実質的に含まないとは相違する。


しかし，水性接着剤において可塑剤を添加するか否かは，水性接着剤の用途等に応じて当業者が適宜設計する事項にすぎない。すなわち，本件明細書の段落【０００２】には「従来，酢酸ビニル樹脂系エマルジョンは，木工用，紙加工用，繊維加工用等の接着剤や塗料など。，，に幅広く使用されているしかし   そのままでは昀低造膜温度が高いため多くの場合，揮発性を有する可塑剤…を添加する」と記載されているが，「そのままでは」とは，酢酸ビニル樹脂系エマルジョンからなる木工用，紙加工用，繊維加工用等の水性接着剤であって，可塑剤を添加しないものを意味していることは明らかである。したがって，同記載は，従来技術として，可塑剤を添加しない水性接着剤と，可塑剤を添加した水性接着剤とが両方存在し，昀低造膜温度を低くしたい場合に，可塑剤を付加的に添加するということを意味するものである。つまり，可塑剤は，水性接着剤の用途等に応じて，添加する場合もあれば添加しない場合もある，任意的な設計事項にすぎないものである。
したがって，Ａ－３７０に基づきつつ，任意的な成分にすぎない可塑剤を除き，本件発明に至ることは当業者にとって容易である。()また，本件優先日前に公開された乙２の５公報及び乙２の６公報には，3それぞれ，酢酸ビニル樹脂系エマルジョンからなる可塑剤を含まない水性接着剤が記載されている。乙２の６公報の実施例１ないし８には，いずれも可塑剤を含まない水性接着剤の製造方法が記載されている。このように，そもそも可塑剤を配合しない水性接着剤を製造することは，本件優先日以前から広く知られた周知技術である。
そして，Ａ－３７０と，乙２の５公報又は乙２の６公報に記載された発明の対象は，ともに水性接着剤であるから，技術分野，機能作用が共通する。さらに，Ａ－３７０と乙２の５公報又は乙２の６公報に記載された水性接着剤とは，いずれも本件発明の構成要件（Ｃを除いて）を充足している点で共通しており，非常に近似したものである。
したがって，Ａ－３７０に，乙２の５公報及び乙２の６公報に記載された技術内容を適用し（すなわち，可塑剤を含まないようにして）本件発明に至ることは当業者にとって容易である。
()原告は，乙第２号証の２２（Ａ－３７０の製品標準書）は公然実施され4たものでも頒布された刊行物でもないと主張するが，Ａ－３７０が公然実施されこれが掲載されたカタログ及びチラシが頒布されていれば足りるのであるから，反論にならない。
また，原告は，Ａ－３７０がシード重合により得られることは，当業者であっても知り得ないと主張するが，譲渡があった場合は，譲受人は製品を自由に点検し，分解し，破壊し，又は分析することができ，これによって発明の内容を知ることができるので，譲渡人において内容を秘する意図があるとし得ない以上，本件優先日前に販売されていれば，公然実施に当たるのである。
本件についても，Ａ－３７０を購入した者においてこれを分析すれば，これが本件発明の構成要件Ａを充足することは十分知り得るものであるから，Ａ－３７０は販売により公然実施されたものであると解すべきである。さらに，原告は，Ａ－３７０は可塑剤を含有しており，本件発明の構成要件Ｃを具備しないと主張する。
しかし，この点は既に主張したとおり容易に想到可能である。また，原告は，乙第２号証の２２からは，Ａ－３７０の製造方法が不明であるから，構成要件Ｅ及びＦを充足することは何ら証明されていないと主張する。
しかし，乙第２号証の２２記載の各原料名（左欄）及び製造方法（右欄）によれば，Ａ－３７０の製造工程は，保護コロイドとしてのＰＶＡ，シードとしてのＡ－４００ＢＡ（酢酸ビニル樹脂系エマルジョン）を順次添加し，その後，酢酸ビニルモノマーと過酸化水素を滴下するものであることが記載されているから，Ａ－３７０が，本件構成要件Ａ，Ｂ及びＤの「シード重合によって得られる酢酸ビニル樹脂系エマルジョンからなる…水性接着剤」であることは明らかである。よって，原告の主張は理由がない。
【原告の主張】
()被告は，Ａ－３７０の内容について，乙第２号証の２２（Ａ－３７０の1製品標準書）に記載された内容を引用しつつ特定しているが，同書証の内容が黒塗りされていることからも明らかなとおり，これは，公然知られたものでも公然実施されたものでも，頒布された刊行物でもない。したがって，Ａ－３７０の内容を，乙第２号証の２２の記載を引用しつつ，公然知られた又は公然実施されたものであるとして特定すること自体，誤っている。()Ａ－３７０の内容を特定するには，乙第２号証の１４ないし２１の記載2に基づき，そしてＡ－３７０を入手した当業者が知り得る範囲内で特定しなければならない。そうすると，どのような分析方法によれば，容易に知り得るのかが全く説明されていないから，構成要件Ａの「シード重合により得られる」との点は当業者であっても知り得ない事項である。よって，Ａ－３７０の販売により，Ａ－３７０がシード重合で得られたものであるとして公然実施されたことになるとの被告の主張は失当である。
()また，Ａ－３７０は可塑剤を含有しており，この点で本件発明の構成要3件Ｃを具備しない。


()被告は，本件発明の構成要件Ｅ及びＦに関して，乙第２号証の７を提示4して乙第２号証の２２記載の方法で得られたＡ－３７０の貯蔵弾性率Ｇ′ａが２４７．７Ｐａで，ずり応力τａが１１８８Ｐａであると主張している。また，被告は，乙第２号証の２２記載の方法を変更し，Ａ－３７０の原料であるＡ－４００ＢＡから可塑剤であるテキサノールを抜き，更にＡ－３７０を製造する際にも可塑剤であるテキサノールを抜いたもの（無可塑品i）の貯蔵弾性率Ｇ′ａが２９２．９Ｐａで，ずり応力τａが１３７４Ｐａであるなどと主張し，構成要件Ｅ及びＦを具備しているとする。しかし，乙第２号証の７にはＡ－３７０をどのようにして得たのかの処方が全く開示されていない。また，乙第２号証の２２に基づいてＡ－３７０を製造したとしているが，乙第２号証の２２には各原料の詳細及び配合量が黒塗りされておりその処方は全く不明であるし，その原料であるＡ－４００ＢＡ及びＡ－３００ＢＡの内容も全く不明である。
すなわち，Ａ－３７０の製造処方が全く不明であるから，Ａ－３７０が本件発明の構成要件Ｅ及びＦを備えていることは客観的に証明されていない。()以上のとおり，Ａ－３７０は，本件発明の構成要件Ａ，Ｃ，Ｅ及びＦを5具備していないものである。また，乙２の５公報及び乙２の６公報には，本件発明の構成要件Ｅ及びＦに関して何らの記載も示唆もない。したがって，Ａ－３７０と乙２の５公報及び乙２の６公報をいかに組み合わせても，本件発明を導き出すことはできない。よって，当業者が容易に本件発明に至ることはできず，被告の主張は失当である。
１０争点１０本件発明は   本件優先日前に被告が製造していた水性接着剤Ａ（，（－１４００）と同一であるか，又は同水性接着剤に基づき当業者が容易に発明できたものであるか（特許法２９条１項，２項）について）
【被告の主張】
()本件発明は，以下のとおり，本件優先日前に公然実施された被告製造に1，，係る水性接着剤Ａ－１４００と同一であるから特許法２９条１項に該当しまた，本件発明は，同水性接着剤に基づき当業者が容易に発明できたものであるから，特許法２９条２項に該当する。
()被告は，本件優先日（平成１３年２月１６日）より前に，Ａ－１４００2（エチレン－酢酸ビニルエマルジョン（ＥＶＡ）をシードとし，酢酸ビニルモノマーのみを添加してシード重合したものであるため，以下「Ａ－１４，００（ＥＶＡシード重合タイプ」という）を独自に発明した。）。ア被告は，遅くとも平成１２年５月１日には，ＥＶＡをシードとして酢酸ビニルを重合した後，更にＥＶＡを添加する「ブレンドタイプ」の水性接，。，着剤を完成しその水性接着剤に品番Ａ－１４００を付した   この時点でＡ－１４００（ＥＶＡシード重合タイプ）は，水性接着剤に要求される要件を満たしており，水性接着剤として完成していた。
イＡ－１４００（ＥＶＡシード重合タイプ）は，本件優先日より前に被告により第三者に販売され，公然実施されていた。
すなわち，被告は，平成１３年１月３１日にＡ－１４００（ＥＶＡシード重合タイプ）を出荷し，納入している。
ウＡ－１４００（ＥＶＡシード重合タイプ）は，本件優先日より前に業として使用されていた。
すなわち，平成１２年１０月３０日の時点で，２社がＡ－１４００（ＥＶＡシード重合タイプ）を使用していた。
（略）
()したがって，本件優先日前に公然実施されていたＡ－１４００（ＥＶＡ3シード重合タイプ）は，本件発明と形式的・文言的には同一である（特許法２９条１項。）
また，Ａ－１４００（ＥＶＡシード重合タイプ）は，本件発明の構成要件全部を形式的に充足しているのであるから，当業者がＡ－１４００（ＥＶＡシード重合タイプ）に基づき本件発明を発明することは容易である（同法２９条２項。）
，，，()   よって本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものであり4特許法１０４条の３第１項により，原告は本件特許権に基づく権利行使を許されないものである。
【原告の主張】
()被告は，乙第４号証の各枝番に記載されている「Ａ－１４００」を便宜1的に「Ａ－１４００（ＥＶＡシード重合タイプ」と呼んでいるが，正確に）は「アイカアイボンＡ－１４００（Ａ－１４００）である。また，Ａ－１」４００がＥＶＡシード重合タイプであることは否認する。()Ａ－１４００の内容を特定する根拠となる書証は，ほとんどが閲覧制限2，。の申立てがなされておりそれ以外の書証は主たる部分が黒塗りされている乙第４号証の２３は，本件優先日前に作成されたものではない。すなわち，被告が提出する証拠は，後記の乙第４号証の１５及び同号証の１６を除いて，，いずれも公然と知られていたものではないからこれらの記載を引用しつつ公然知られた又は公然実施されたものであるとして，特定すること自体誤っている。
()被告が提出した書証のうち，本件優先日前に公然と知られていた可能性3があるものは，乙第４号証の１５及び同号証の１６のみである。これらに基づいて知り得ることは，Ａ－１４００が可塑剤を含んでいないこと構成要件Ｃ酢酸ビニル樹脂系エマルジョン系接着剤であること   構（），（成要件Ｂ，水性接着剤であること（構成要件Ｄ）のみである。また，Ａ－）１４００を入手したとしても，それは現物であるから，商品説明書である乙第４号証の１５及び製品安全データシートである乙第４号証の１６に記載されている以上のことは記載されているはずがない。
とすると，構成要件Ａの「シード重合により得られる」との点は，当業者であっても知り得ないものである。


()被告は，本件発明の構成要件Ｅ及びＦに関して，平成１２年１２月２６4日当時の製造指示書，製造記録に基づいてＡ－１４００を製造して，貯蔵弾性率Ｇ′ａ及びずり応力τａを測定した結果（乙４の２３）に基づき，本件発明の構成要件Ｅ及びＦを具備していると主張する。しかし，平成１２年１２月２６日当時の製造記録は証拠として提出されておらず，この当時のＡ－１４００の製造処方は全く不明であるから，同製品が本件発明の構成要件Ｅ及びＦを備えていることは，客観的に全く証明されていない。したがって，Ａ－１４００が本件発明の構成要件Ｅ及びＦを備えているとの被告の主張は客観性に欠け，信用できない。
１１争点１１（被告は，本件優先日前に被告が製造していた水性接着剤（Ａ－），）１４００について   特許法７９条所定の先使用による通常実施権を有するか
について
【被告の主張】
被告は本件優先日である平成１３年２月１６日より前にＡ－１４００   Ｅ，，（ＶＡシード重合タイプ）を独自に発明し，かつ同日より前から継続して，これを製造し，また，第三者に販売していた。
Ａ－１４００（ＥＶＡシード重合タイプ）は，本件発明の構成要件全部を形式的・文言的に充足する。
Ａ－１４００（ＥＶＡシード重合タイプ）と，Ａ－１４００（アクリルエマルジョンとエチレン－酢酸ビニル共重合体エマルジョンの混合物をシードとするアクリルシード重合タイプ。すなわち，被告製品として特定されているＡ－１４００である）とは，シード重合の際に用いられる原料が異なるだけであ。り，構成要件Ａの「シード重合により得られる」との文言を形式的には充足す，，（）   ，るから被告はＡ－１４００   アクリルシード重合タイプの実施について特許法７９条による通常実施権を有する。
【原告の主張】
()原告は，Ａ－１４００は，酢酸ビニルエマルジョンとエチレン－酢酸ビ1ニルエマルジョンとがブレンドされた水性接着剤であり，シード重合されたものではないと考える。
ア乙第４号証の１（化成品開発起案書）に，所見としてシード重合技術の確立は難易度の高いものであると述べられている。平成１２年４月４日付けで難易度が高いと認められていたシード重合技術が，その１か月弱後である平成１２年５月１日に完成したとは，技術常識的に考えられない。したがって，第１ステップと位置づけられているブレンド系のものが平成１２年５月１日に完成したと考えるのが自然である。
イ乙第４号証の２（開発計画書）の実行履歴の箇所にはブレンドタイプとシード重合とが明確に区別されて記載されている。また，乙第４号証の１４の実行履歴の箇所にも，ブレンドタイプとシード重合とが明確に区別されている。
ウ乙第４号証の４（平成１２年５月１日付けアイカアイボンＡ－１４００検討書）には，酢酸ビニルエマルジョンとエチレン－酢酸ビニルエマルジョンを８：２の混合比でブレンドしたものをＡ－１４００として品番登録したことが記載されている。
エ乙第４号証の５（設計審査報告書）及び同号証の７（設計検証報告書）は，件名は「シード重合技術の確立「ブレンドタイプの無可塑酢ビの」，開発」と記載されているが，黒塗り部分がほとんどであり，どのような製，。造処方で得られたどのような物性を持つものなのかが全く理解できないまた乙第４号証の１７ないし２２は無可塑酢酸ビニルエマルジョン   ブ，，（レンドタイプ）に関する製造指示書であるが，やはり黒塗り部分がほとんどであり，どのような製造処方で得られた，どのような物性を持つものなのか，全く理解できない。
オ乙第４号証の３には，ブレンドという用語は使用されていない。乙第４号証の６，同号証の８ないし１３，同号証の１５及び１６には，ブレンドという用語もシード重合という用語も使用されていない。以上，５点の理由から，Ａ－１４００は，酢酸ビニルエマルジョンとエチレン－酢酸ビニルエマルジョンを８：２の混合比で混合して得られた水性接着剤であることは明らかである。
()また，被告が平成１２年４月１０日に特許出願した甲第１７号証（特開2。「」。），２００１－２９４８３３公報   以下甲１７公報という   に係る発明はその特許請求の範囲に「酢酸ビニル樹脂系エマルジョンにガラス転移点が－１０℃以下のエチレン・酢酸ビニル共重合系樹脂エマルジョンが配合されていることを特徴とする接着剤組成物」とあるように，酢酸ビニルエマルジ。ョンとエチレン－酢酸ビニルエマルジョンとを混合した接着剤組成物に関する説明である。
そして，その実施例として，酢酸ビニルエマルジョン：エチレン－酢酸ビニルエマルジョンを２５０部：３６部実施例１   ２５０部：７３部実，（），（施例２）及び２５０部：１０９部（実施例３）の割合で混合したものが記載されている。比率は約８：１，約８：２，約８：３で，昀低造膜温度が２℃以下となっている。
したがって，特に実施例２は，乙第４号証の４記載の混合比で混合して得られた昀低造膜温度が２℃以下の水性接着剤であるＡ－１４００に完全に符合するのである。
ゆえに，甲１７公報に係る特許の出願時期・内容から，Ａ－１４００は，混合して得られた水性接着剤であると認められる。
()被告が特許権者となっている甲第１８号証の公報（特開２００４－２０3４００７公報。以下「甲１８公報」という）は「アクリル樹脂系エマル。，ジョンならびにエチレン・酢酸ビニル樹脂系エマルジョンの混合体をシードとして，酢酸ビニルモノマーを乳化重合して調整されたことを特徴とする接着剤組成物」に関する特許公報であり，エチレン－酢酸ビニルエマルジョ。ンとアクリルエマルジョンの混合エマルジョン中で，酢酸ビニルをシード重。，，合して接着剤組成物を得る発明が記載されているしてみれば被告製品はこの発明を実施して得られたものと認められる。
甲１８公報に係る発明は，平成１４年１２月２５日に特許出願されたものである。本件優先日である平成１３年２月１６日以前に発明が完成していたものとは，常識的に考えられない。


()以上のとおりであるから，被告が本件優先日前に製造販売していたＡ－4１４００は，本件発明の構成要件Ａ，Ｅ及びＦを備えていたものとは認められない。また，本件優先日後に完成された被告製品は，本件発明の構成要件Ａ，Ｅ及びＦを備えていたものと認められる。したがって，本件優先日において，被告は，被告製品に係る内容を発明していないから，先使用権を有しないことは明白である。
１２争点１２（被告製品は本件発明の技術的範囲に属するか）について
【原告の主張】
被告製品の構成は，別紙物件目録のとおりであるところ，同目録記載ａ－１（重合開始剤として過酸化水素を用いシード重合により得られること）は，本件発明の構成要件Ａを充足する。
被告が主張する製品のように被告製品を特定したいのであれば，被告は，被告製品の製造処方を開示すべきである。
【被告の主張】
本件発明は，特許請求の範囲の記載が全面的又は部分的に抽象的ないし機能，，，的であってそれだけでは課題の解決を示したものということができず   また特許請求の範囲に記載した発明範囲が発明の詳細な説明に記載した発明範囲より広く，特許請求の範囲の構成要件の全部が公知であるか又はこれに準ずるものであるから，本件発明の構成要件Ａは，本件明細書に記載された実施例１ないし３（段落【００５５】ないし【００５７）に基づき，】Ａ－１シード重合におけるシードとしてＥＶＡエマルジョンのみを使用しＡ－２酢酸ビニルモノマーを添加する前に，他のモノマー（ＢＡ）を添加し
Ａ－３シード重合後に何ら後添加を行わないもの
と解釈されるべきである。
（略）
ゆえに，被告製品は，本件発明の構成要件Ａ（Ａ－１ないしＡ－３）を充足しない。
１３争点１３（原告の損害）について
【原告の主張】
()以上のとおり，被告製品は本件発明の技術的範囲に属し，その製造販売1は本件特許権を侵害するところ，被告は，故意又は過失により，本件特許権を侵害したから，原告に対し，本件特許権侵害行為によって原告に被らせた損害を賠償する義務がある。
()原告の損害額2
被告が製造販売した被告製品は，被告が過去に製造販売したアイカエコエコボンドＡ－１４００のうちロット番号Ｃ０３４１８１０３１及びＤ０５４１２２０４２のものである（なお，これらの被告製品が，構成要件Ｅ及びＦを充足することは，甲第５号証及び同第６号証より明らかである。。）水性接着剤は釜で生産されるため，釜の大きさで１ロットの数量が決定される。被告は，６トン釜で水性接着剤を生産しているから，１ロットで生産。，，される水性接着剤の数量は６トンであるそして   生産された水性接着剤はその多くが袋入り３ｋｇ品として出荷されている。袋入り３ｋｇ品の価格は１１００円であるから，水性接着剤の価格は少なくとも３００円／ｋｇである。なお，容量の多少によって１ｋｇ当たりの値段は異なるが，平均価格は少なくとも３００円／ｋｇである。そうすると，１ロット当たり少なくとも１８０万円の売上げになり，２ロットで少なくとも３６０万円の売上げになる。被告は，上記ロット番号の水性接着剤を平成１６年度に販売しており，その利益は７．７％であるから，少なくとも２７万７２００円の利益を得ている。
そして，被告が得た利益は，原告が被った損害と推定される（特許法１０２条１項）から，損害賠償請求額は２７万７２００円となる。
【被告の主張】
争う。
第４当裁判所の判断
１争点１（本件明細書は，構成要件Ｅの貯蔵弾性率Ｇ′及び構成要件Ｆのずり応力τの数値を調整する具体的手段について，当業者が実施できるように記載されているか）について
()改正前特許法３６条４項の定めるいわゆる実施可能要件は，明細書の発1明の詳細な説明に，当業者が容易にその実施をできる程度に発明の構成等が記載されていない場合には，発明が公開されていないことに帰し，自己の発明を公開することにより産業の発達に寄与した者に対しその代償として一定期間当該発明を独占的，排他的に実施し得る権利（特許権）を付与するという特許制度の前提を欠く事態を招くことから，これを明細書の記載要件としたものである。
したがって，物の発明については，その物をどのように製造するかについての具体的な記載がなくても明細書の記載及び図面並びに出願時の技術常識に基づき当業者がその物を製造することができるような特段の事情のある場合を除き，発明の詳細な説明にその物の製造方法が具体的に記載されていなければ，実施可能要件を満たすものとはいえないというべきである。そして，本件のような数値の範囲を限定した特許については，当業者に対し，複数の数値を所定の範囲内に調整するために過度の試行錯誤を強いることなく実施し得る場合でなければ，実施可能要件を充足するということはできない。
そこで，まず，本件明細書の発明の詳細な説明の記載が，本件特許の出願時における技術水準を有する当業者が実施することが可能な程度に記載されているか否かについて検討する。
()本件明細書の発明の詳細な説明には，次のとおりの記載がある。2ア「発明の属する技術分野】本発明は，手作業による塗布性等に優れた【酢酸ビニル樹脂系エマルジョンからなる水性接着剤と，該水性接着剤をノズル付き容器内に充填したノズル付き容器入り水性接着剤に関する（段。」落【０００１）】


イ「従来の技術】従来，酢酸ビニル樹脂系エマルジョンは，木工用，紙【加工用，繊維加工用等の接着剤や塗料などに幅広く使用されている。しかし，そのままでは昀低造膜温度が高いため，多くの場合，揮発性を有する可塑剤，有機溶剤などの成膜助剤を添加する必要がある。前記可塑剤とし，，てフタル酸エステル類などが使用されるが昨今の環境問題の高まりからフタル酸エステル類が環境に対して好ましくないとの指摘もあり，安全性の高い可塑剤などへの代替が検討されている。しかし，可塑剤は本質的にＶＯＣ成分（VolatileOrganicCompounds；揮発性有機化合物）であり，特に住宅関連に使用される接着剤では，ＶＯＣ成分が新築病（シックハウス症候群）の原因物質ではないかと見方もある「そこで，可塑剤を含。」まない酢酸ビニル樹脂系エマルジョン系接着剤が検討されているが，木工用に使用できるほどの高接着強度を発現し，しかも冬季など低温下で成膜できる技術は近年まで全く見当たらなかった（段落【０００２）。」】「特開平１１－９２７３４号公報には，エチレン含有量が１５～３５重量％であるエチレン－酢酸ビニル共重合樹脂系エマルジョンに酢酸ビニルをシード重合してなる酢酸ビニル樹脂系エマルジョンを含む木工用接着剤が開示されている「また，特開２０００－２３９３０７号公報には，。」エチレン－酢酸ビニル共重合樹脂系エマルジョン中で酢酸ビニルをシード重合して酢酸ビニル樹脂系エマルジョンを製造する方法において，酢酸ビニルを系内に添加しつつシード重合を行う工程と，前記工程中に酢酸ビニル以外の重合性不飽和単量体を前記酢酸ビニルとは独立して系内に添加する工程とを含む酢酸ビニル樹脂系エマルジョンの製造方法が開示されている。さらに，ＷＯ００／４９０５４には，エチレン－酢酸ビニル共重合樹脂系エマルジョン中で酢酸ビニルをシード重合して酢酸ビニル樹脂系エマルジョンを製造する方法において，酢酸ビニルを系内に添加しつつシード重合を行う工程と，前記工程の前工程又は後工程として，酢酸ビニル以外の重合性不飽和単量体を系内に添加する工程を含む酢酸ビニル樹脂系エマルジョンの製造方法が開示されている。これらの技術によれば，可塑剤を含まなくても，優れた低温成膜性及び接着強度が得られるだけでなく，低温養生時においても高い接着強さが得られるというこれまでにない優れた性能が得られる（段落【０００３）。」】
「一方，シード重合ではなく通常の保護コロイドを用いた乳化重合により得られる酢酸ビニル系エマルジョンからなる可塑剤含有水性接着剤のうち，ノズル押出し用又は刷毛塗り用に用いられるものは，一般にずり応力τが低いため容器のノズルから容易に押し出して使用できるとともに，貯蔵弾性率Ｇ′が高いため垂直面や天井に塗布しても垂れにくいという特徴を有している。これに対して，シード重合により得られる酢酸ビニル樹脂系エマルジョンからなる水性接着剤は，一般に貯蔵弾性率Ｇ′が低く，ずり応力τが高いという粘弾性上の特徴を有している。そのため，ロールコーターを用いて塗布する場合のロール塗工性には優れるものの（i）ノ，ズル付きの容器に充填し，手で容器を押して接着剤を出し，所望の箇所に適用しようとした場合，内容物が出にくいという問題（ii）垂直面や天，井に適用すると垂れやすいという問題がある。前者の問題は特に冬場などの低温下において顕著であり，後者の問題は夏場などの比較的高温下で起こりやすい。前者の問題（押出し性）を解消するためには粘度を低くすることが考えられるが，粘度を低くすると後者の問題（垂れ性）が一層顕著になる。また，逆に粘度を高くして垂れ性を改善すると，今度は押出し性が著しく低下する。すなわち，冬場の使用適性を上げると夏場に使いにくくなり，夏場の使用適性を上げると冬場に使いにくくなるというジレンマがある。このように，シード重合により得られる酢酸ビニル樹脂系エマルジョンからなる水性接着剤では，押し出し易さと垂れにくさを両立することは一般に困難であり，通年で使用できるものは無かった（段落【０。」００４）】
ウ「発明が解決しようとする課題】従って，本発明の目的は，シード重【合により得られる酢酸ビニル樹脂系エマルジョンからなる水性接着剤であっても，容器のノズル先から容易に押し出すことができるとともに，保形性に優れ，比較的高温下において垂直面に適用しても垂れにくい水性接着剤，及び該水性接着剤をノズル付き容器内に充填したノズル付き容器入り水性接着剤を提供することにある（段落【０００５）。」】「，，，本発明の他の目的は   上記の特性に加え可塑剤を全く含まなくても優れた低温成膜性及び接着強度を備え，しかも低温養生時においても高い接着強さ（低温接着強さ）を示す水性接着剤，及び該水性接着剤をノズル付き容器内に充填したノズル付き容器入り水性接着剤を提供することにある（段落【０００６）。」】
エ「課題を解決するための手段】本発明者らは，上記課題を解決するた【め，酢酸ビニル樹脂系エマルジョンの粘弾性特性について鋭意研究を重ねた結果，シード重合により得られる酢酸ビニル樹脂系エマルジョンからなる水性接着剤であっても，貯蔵弾性率Ｇ′とずり応力τを特定の範囲に調整すると，ノズル付き容器に充填した場合，冬場であっても手で容易に押し出すことができるだけでなく，比較的高温下で垂直面に適用した場合でも垂れにくいことを見出した。本発明はこれらの知見に基づいて完成されたものである（段落【０００７）。」】
オ「発明の実施の形態   「重合開始剤は，重合の初期（例えば，使用す【】」る酢酸ビニルモノマーの半量を系内に添加するまでの期間）に，全使用量，。」の６０重量％以上特に６５重量％以上を系内に添加するのが好ましい
（段落【００２４）】
「上記の方法により得られる酢酸ビニル樹脂系エマルジョンは，可塑剤を全く含まない状態であっても，優れた低温成膜性（例えば，昀低成膜温度が０℃未満）と高い接着強度を示すだけでなく，低温養生時における接着強さの大幅な低下を阻止し，高い低温接着強さを示すという特徴を有する。例えば，下記式
保持率（％）＝[低温（５℃）接着強さ（ＭＰａ）／常態接着強さ（ＭＰａ）]×１００


で表される保持率の値が，６０％以上，好ましくは８０％以上である水性エマルジョンが得られ，条件によっては，前記保持率の値が９０％以上にも達する水性エマルジョンが得られる。前記保持率が８０％以上である水性エマルジョンは，例えば，酢酸ビニル以外の重合性不飽和単量体を系内に添加する工程を，酢酸ビニルを系内に添加しつつシード重合を行う工程の前に設けることにより得ることができる（段落【００４０）。」】「また，上記の方法により得られる酢酸ビニル樹脂系エマルジョンは，，。」被着体に塗布した場合透明な皮膜が形成されるという特徴をも有する
（段落【００４２）】
「貯蔵弾性率Ｇ′及びずり応力τは，シードエマルジョンの種類や添加量，シード重合に用いる酢酸ビニルの添加量，前記酢酸ビニル以外の重合性不飽和単量体の種類，添加量，添加時期及び添加方法，保護コロイドや界面活性剤の種類及び添加量，重合開始剤（触媒）の種類，添加量，添加時期及び添加方法，前記添加剤の種類や添加量，重合温度，重合時間などの重合条件を適宜選択することにより調整できる。特に，Ｇ′ａ及びτａを前記所定の範囲にするためには，重合開始剤の種類，添加量，添加時期及び添加方法，保護コロイドや界面活性剤の種類及び添加量などが重要であるがこれらに限らず上記の種々条件を適宜選択することにより   Ｇ′，，，ａ及びτａを前記所定の範囲内に調整することが可能である（段落【０。」０４６）】
カ「発明の効果】本発明の水性接着剤は，シード重合により得られた水【性接着剤であっても，ノズル先から容易に押し出すことができ，しかも比較的高温下において垂直面に適用しても垂れにくいという効果を奏する。従って，ノズル押出し用や刷毛塗り用として好適に使用できる。また，接着剤がシード重合により得られる酢酸ビニル樹脂系エマルジョンからなるため，可塑剤を全く含まなくても，優れた低温成膜性及び接着強度を備える。さらに，モノマーを特定の方法で添加して得られるエマルジョンを用，（）。」いたものは   低温養生時においても高い接着強さ低温接着強さを示す
（段落【００５３）】
キ「実施例１
攪拌機，還流冷却器，滴下槽及び温度計付きの反応容器に水５０５重量，，（）（（   ）部を入れこれにポリビニルアルコール   ＰＶＡ電気化学工業株製，デンカポバールＢ－１７）５０重量部，酒石酸０．５重量部を加えて溶解させ，８０℃に保った。ＰＶＡが完全に溶解した後，エチレン－酢酸ビニル共重合樹脂エマルジョン（ＥＶＡエマルジョン（電気化学工業）（株）製，デンカスーパーテックスＮＳ１００，不揮発分５５重量％）を１３０重量部添加した。液温が８０℃まで上がったところで，ｎ－ブチルアクリレート（ＢＡ）を７重量部添加し，５分間攪拌した。さらにこの混合液に，触媒（３５重量％過酸化水素水）０．５重量部を添加した後，触媒（３５重量％過酸化水素水０．５重量部を水２２重量部に溶解させた水溶液）と，酢酸ビニルモノマー２８５重量部とを，別々の滴下槽から２時間かけて連続的に滴下した。滴下終了後，さらに１．５時間攪拌し，重合を完結させて，酢酸ビニル樹脂系エマルジョンを得た。この酢酸ビニル樹脂系エマルジョンの貯蔵弾性率Ｇ′（２３℃）及びずり応力τ（７℃）を粘弾性測定装置（ハーケ社製，レオメーターＲＳ－７５；円錐－円盤型のレオメーター）により測定した結果，Ｇ′ａ及びτａは，それぞれ，２７０Ｐａ及び１２５０Ｐａであった（後略（段落【００５５   ）。）」】
「実施例２
ＥＶＡエマルジョンとして，ＮＳ１００の代わりにスミカフレックスＳ－４０１（住友化学工業（株）製，不揮発分５５重量％）を１３０重量部用いた以外は実施例１と同様の方法により酢酸ビニル樹脂系エマルジョンを得た。この酢酸ビニル樹脂系エマルジョンの貯蔵弾性率Ｇ′（２３℃）及びずり応力τ（７℃）を粘弾性測定装置（ハーケ社製，レオメーターＲ），，Ｓ－７５により実施例１と同様にして測定した結果   Ｇ′ａ及びτａはそれぞれ，２３０Ｐａ及び１４５０Ｐａであった（後略（段落【００。）」５６）】
「実施例３
攪拌機，還流冷却器，滴下槽及び温度計付きの反応容器に水５０５重量，，（）（（   ）部を入れこれにポリビニルアルコール   ＰＶＡ電気化学工業株製，デンカポバールＢ－１７）５０重量部，酒石酸０．５重量部を加えて溶解させ，８０℃に保った。ＰＶＡが完全に溶解した後，エチレン－酢酸ビニル共重合樹脂エマルジョン（ＥＶＡエマルジョン（電気化学工業）（株）製，デンカスーパーテックスＮＳ１００，不揮発分５５重量％）を１３０重量部添加した。液温が８０℃まで上がったところで，ｎ－ブチルアクリレート（ＢＡ）を７重量部添加し，５分間攪拌した。さらにこの混合液に，触媒（３５重量％過酸化水素水）０．３重量部を添加した後，触媒（３５重量％過酸化水素水０．５重量部を水２２重量部に溶解させた水溶液）と，酢酸ビニルモノマー２８５重量部とを，別々の滴下槽から２時間かけて連続的に滴下した。なお，酢酸ビニルモノマー滴下開始後３０分の時点で，触媒（３５重量％過酸化水素水）０．３重量部を系内に添加した。前記触媒と酢酸ビニルモノマーの滴下終了後，さらに１．５時間攪拌し，重合を完結させて，酢酸ビニル樹脂系エマルジョンを得た。この酢酸ビニル樹脂系エマルジョンの貯蔵弾性率Ｇ′（２３℃）及び及びずり応力τ（７℃）を粘弾性測定装置（ハーケ社製，レオメーターＲＳ－７５）により実施例１と同様にして測定した結果，Ｇ′ａ及びτａは，それぞれ，２８０Ｐａ及び１２００Ｐａであった（後略（段落【００５７   ）。）」】
「比較例１


攪拌機，還流冷却器，滴下槽及び温度計付きの反応容器に水５０５重量，，（）（（   ）部を入れこれにポリビニルアルコール   ＰＶＡ電気化学工業株製，デンカポバールＢ－２４Ｔ）５０重量部，炭酸水素ナトリウム１重量部を加えて溶解させ，８０℃に保った。ＰＶＡが完全に溶解した後，エチレン－酢酸ビニル共重合樹脂エマルジョン（ＥＶＡエマルジョン（電気）化学工業（株）製，デンカスーパーテックスＮＳ１００，不揮発分５５重量％）を１３０重量部添加した。液温が８０℃まで上がったところで，ｎ－ブチルアクリレート（ＢＡ）を７重量部添加し，５分間攪拌した。この混合液に，触媒（ペルオキソ２硫酸アンモニウム１重量部を水２２重量部に溶解させた水溶液）と，酢酸ビニルモノマー２８５重量部とを，別々の滴下槽から２時間かけて連続的に滴下した。滴下終了後，さらに１．５時間攪拌し，重合を完結させて，酢酸ビニル樹脂系エマルジョンを得た。この酢酸ビニル樹脂系エマルジョンの貯蔵弾性率Ｇ′（２３℃）及び及びずり応力τ（７℃）を粘弾性測定装置（ハーケ社製，レオメーターＲＳ－７５）により実施例１と同様にして測定した結果，Ｇ′ａ及びτａは，それ，。（）」（【】）ぞれ１００Ｐａ及び２４００Ｐａであった   後略段落００５８
「比較例２
攪拌機，還流冷却器，滴下槽及び温度計付きの反応容器に水５０５重量，，（）（（   ）部を入れこれにポリビニルアルコール   ＰＶＡ電気化学工業株製，デンカポバールＢ－１７）５０重量部，酒石酸１重量部を加えて溶解させ，８０℃に保った。ＰＶＡが完全に溶解した後，エチレン－酢酸ビニル共重合樹脂エマルジョン（ＥＶＡエマルジョン（電気化学工業（株））製，デンカスーパーテックスＮＳ１００，不揮発分５５重量％）を１３０重量部添加した。液温が８０℃まで上がったところで，ｎ－ブチルアクリレート（ＢＡ）を７重量部添加し，５分間攪拌した。この混合液に，触媒（３５重量％過酸化水素水１重量部を水２２重量部に溶解させた水溶液）と，酢酸ビニルモノマー２８５重量部とを，別々の滴下槽から２時間かけて連続的に滴下した。滴下終了後，さらに１．５時間攪拌し，重合を完結させて，酢酸ビニル樹脂系エマルジョンを得た。この酢酸ビニル樹脂系エマルジョンの貯蔵弾性率Ｇ′（２３℃）及びずり応力τ（７℃）を粘弾性測定装置（ハーケ社製，レオメーターＲＳ－７５）により実施例１と同様にして測定した結果，Ｇ′ａ及びτａは，それぞれ，１８０Ｐａ及び２１００Ｐａであった（後略（段落【００５９   ）。）」】
「比較例３


攪拌機，還流冷却器，滴下槽及び温度計付きの反応容器に水５０５重量，，（）（（   ）部を入れこれにポリビニルアルコール   ＰＶＡ電気化学工業株製，デンカポバールＢ－０５）２５重量部，ポリビニルアルコール（ＰＶＡ（電気化学工業（株）製，デンカポバールＢ－１７）２５重量部，酒）石酸１重量部を加えて溶解させ，８０℃に保った。ＰＶＡが完全に溶解した後，エチレン－酢酸ビニル共重合樹脂エマルジョン（ＥＶＡエマルジョン（電気化学工業（株）製，デンカスーパーテックスＮＳ１００，不揮）発分５５重量％）を１３０重量部添加した。液温が８０℃まで上がったところで，ｎ－ブチルアクリレート（ＢＡ）を７重量部添加し，５分間攪拌した。この混合液に，触媒（３５重量％過酸化水素水１重量部を水２２重量部に溶解させた水溶液）と，酢酸ビニルモノマー２８５重量部とを，別々の滴下槽から２時間かけて連続的に滴下した。滴下終了後，さらに１．，，。５時間攪拌し重合を完結させて   酢酸ビニル樹脂系エマルジョンを得たこの酢酸ビニル樹脂系エマルジョンの貯蔵弾性率Ｇ′（２３℃）及びずり（）（，   ）応力τ７℃を粘弾性測定装置   ハーケ社製レオメーターＲＳ－７５，，，により実施例１と同様にして測定した結果Ｇ′ａ及びτａは   それぞれ８０Ｐａ及び１６００Ｐａであった（後略（段落【００６０   ）。）」】()上記の本件明細書の発明の詳細な説明の記載によると，従来，揮発性を3有する可塑剤を含まない酢酸ビニル樹脂系エマルジョンからなる水性接着剤であっても，エチレン－酢酸ビニル共重合体エマルジョン中で酢酸ビニルをシード重合して製造する方法によって得られる水性接着剤であれば，優れた低温成膜性及び接着強度を得ることはできたが，他方，シード重合により得られる酢酸ビニル樹脂系エマルジョンからなる水性接着剤は，可塑剤含有水性接着剤と比較して，一般に冬場にはノズル付き容器から押し出しにくく，夏場には垂直面や天井に塗った場合に垂れやすい，という欠点があり，通年で使用できるものはなかったところ，本件発明は，シード重合により得られる酢酸ビニル樹脂系エマルジョンからなる水性接着剤であっても，容器のノズル先から容易に押し出すことができる押し出し性と，比較的高温下において垂直面に適用しても垂れにくい耐垂れ性を両立した水性接着剤を提供することを目的とするものである。そして，この目的を達成するための手段として，まず，水性接着剤の貯蔵弾性率Ｇ′とずり応力τを特定範囲に調整すると，ノズル付き容器に充填した場合に，冬場であっても押し出しやすく，高温下であっても垂れにくいことを見いだし，この知見に基づいて，本件発明に係る水性接着剤は，特許請求の範囲の【請求項１】に規定するとおりの構成，すなわち，測定面が金属製の円錐－円盤型のレオメーターを用い，温度２３℃，周波数０．１Ｈｚの条件でずり応力を走査して貯蔵弾性率Ｇ′ａを測定したとき，その値がほぼ一定となる線形領域における該貯蔵弾性率Ｇ′ａの値が１２０～１５００Ｐａであり，かつ，測定面が金属製の円錐－円盤型のレオメーターを用い，温度７℃の条件でずり速度を０から２００（１／ｓ）まで６０秒間かけて一定の割合で上昇させてずり応力τａを測定したとき，ずり速度２００（１／ｓ）におけるずり応力τａの値が１００～２０００Ｐａとする水性接着剤を提供することとしたものである。そして，本件明細書には，貯蔵弾性率Ｇ′ａ及びずり応力τａの数値の調整方法に関して「重合開始剤の種類，添加量，添加時期及び添加方法，保，護コロイドや界面活性剤の種類及び添加量など」が特に重要であるとの記載（【】），，「，（   ，があり段落００４６   さらに重合開始剤は重合の初期   例えば使用する酢酸ビニルモノマーの半量を系内に添加するまでの期間）に，全使用量の６０重量％以上，特に６５重量％以上を系内に添加するのが好ましい」とされており（段落【００２４，このような重合開始剤の添加時期。】）及び量に関する記載がある。
また，本件発明について，実施例及び比較例を含めてすべてｎ－ブチルア，，（），クリレートが添加されているが   実施例はポリビニルアルコールＰＶＡ酒石酸，水を加えて溶解させ，ＰＶＡが完全に溶解した後，エチレン－酢酸ビニル共重合体エマルジョン（ＥＶＡエマルジョン）を添加した後，ｎ－ブチルアクリレートを添加し更に触媒３５重量％過酸化水素水   を全量実，（）   （施例１及び２）ないし２分の１（実施例３）添加し，その後，過酸化水素水を水に溶解させた水溶液からなる触媒と，酢酸ビニルモノマーを滴下し重合させ（実施例１ないし３，あるいはこの時点で，残りの触媒を添加し（実）施例３）て重合する方法が開示されており，比較例とは用いる触媒が異なる（），（，）比較例１   ポリビニルアルコールの種類が異なる比較例１比較例３等の相違点があるほか，比較例ではすべて，触媒を酢酸ビニルモノマーと同時に連続的に滴下しており，実施例のように一括して添加していないという相違点のあることが認められる。
このように，本件発明は，耐垂れ性と押し出し性を両立するという課題を解決することを目的とするものであり，その目的を達成するために重要なことは，垂れ性を規定する貯蔵弾性率Ｇ′と，押し出し性を規定するずり応力τの値を，構成要件Ｅ及びＦ所定の値に調整することにあることは，上記のとおり明らかであり，その点が本件発明の昀大の特徴であるということができる。
そうである以上，本件明細書に，構成要件Ｅ及びＦ所定範囲の貯蔵弾性率Ｇ′ａ及びずり応力τａを備える水性接着剤について，当業者が特別な知識を付加することなく，また，当業者に過度の試行錯誤を強いることなく，本件明細書の記載と技術常識に基づいて製造できるように記載されていなければ，本件明細書は実施可能要件を充足することにはならない。()ところで，下記証拠によれば，本件発明における貯蔵弾性率Ｇ′ａ及び4ずり応力τａの調整手段につき，原告は，審査段階で，下記アの拒絶理由通知に対して下記イのとおりの意見書を提出していたことが認められる。ア本件発明に係る特許出願について，平成１５年９月４日付けで以下の理由による拒絶理由通知が発せられた（乙３。なお，拒絶理由３については省略する。。）


「１．この出願の下記の請求項に係る発明は，その出願前に日本国内又は外国において，頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから，特許法第２９条第１項第３号に該当し，特許を受けることができない。２．この出願の下記の請求項に係る発明は，その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて，その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
・請求項１－７
・引用文献等１－５
・備考
上記１－５の各引例には，それぞれ，シード重合型エチレン－酢酸ビニル共重合体水性エマルジョンからなる，可塑剤非含有型のものを含む木工用ないし紙工用等に有用な接着剤組成物が記載されている。本願の上記各請求項記載の発明と上記各引例記載の発明とを比較すると，本願発明では，貯蔵弾性率及びずり応力に係る規定が存するのに対して，各引例には，当該物性に係る具体的記載がない点でのみ一応相違するかに見える。
しかしながら，本願発明に係るエマルジョンの製造方法及び上記各引例記載の発明に係るエマルジョンの製造方法を比較すると，実質的な差異が存するものとは認められず，してみると，上記各引例記載のものも本願所定の貯蔵弾性率及びずり応力に係る物性を有するものと認められる。
従って，本願の上記各請求項記載の発明と上記各引例記載の発明との間に実質的な差異があるものとは認められない」。なお，引用文献は，特開平１１－０９２５３１号公報（引用文献１，）特開平１１－０９２７３４号公報（引用文献２，特開昭６１－２５２２）８０公報（引用文献３。乙２の５公報，特開２０００－２３９０７号公）報（引用文献４，特開２０００－３０２８０９号公報（引用文献５。乙）２の６公報，高分子学会高分子辞典編集委員会編，新版高分子辞典，株），，（）   。式会社朝倉書店１９８８年１１月２５日３９０   引用文献６であるイ原告は，上記拒絶理由通知に対し，平成１５年１１月１４日付けの手続補正書と共に同日付けの意見書を提出した（乙２の３０。同意見書には）次の記載がある。特許庁審査官は，これらによって本件特許出願について拒絶理由が解消されたとして，特許査定した。
「４）新規性及び進歩性について（
（４－１）本願発明の背景と発明完成に至るまでの経緯」「シード重合ではなく通常の保護コロイドを用いた乳化重合により得られる酢酸ビニル系エマルジョンからなる可塑剤含有水性接着剤のうち，ノズル押出し用又は刷毛塗り用に用いられるものは，一般に容器のノズルから容易に押し出して使用できるとともに，垂直面や天井に塗布しても垂れにくいという特徴を有しています。しかし，近年，環境問題等から，可塑剤を含まない接着剤が求められるようになりました。そこで，可塑剤を含まなくても木工用に使用できるほどの高接着強度を有し，しかも低温下で成膜できる接着剤を得ようと種々検討がなされ，その結果，このような特性を有する接着剤としてシード重合により得られる酢酸ビニル樹脂系エマルジョンからなる水性接着剤が開発されました（前記引用文献１，２，４及び５等。）
このシード重合により得られる酢酸ビニル樹脂系エマルジョンからなる接着剤は，比較的大粒径のシードをベースとした粒子と，比較的小粒径の酢酸ビニルホモ粒子とが共存することによって流動性が上がり，低粘度化が可能であるため，ロールコーターを用いて塗布する場合のロール塗工性
に優れるという特徴を有しています」
「一方，その反面（中略，従来のシード重合により得られる酢酸ビ，）ニル樹脂系エマルジョンからなる水性接着剤では，押し出し易さと垂れにくさを両立することは一般に困難であり，通年で使用できるものはありませんでした。
そこで，本発明者はこのシード重合による酢酸ビニル樹脂系エマルジョンの粘弾性について検討を重ねた結果，流体が垂直面に塗布された際の垂れ性に，流体の持つ弾性の性質が大きく関与することを見出しました。そして，耐垂れ性の確保はその流体の特定条件下での貯蔵弾性率を調整することにより可能となりました」。
「すなわち，本発明のポイントは，耐垂れ性及び押出し性を次元の異なる２つの性質である貯蔵弾性率（弾性の性質）とずり応力（粘性の性質）とで規定していることにあります。そして，上記着想に基づいてさらに検討を加えた結果，特定の製造法を採用することにより，上記２つの特性を両立する酢酸ビニル樹脂系エマルジョンを得ることができました」。「貯蔵弾性率及びずり応力で，耐垂れ性及び容器のノズルからの押出し性を規定するのは，従来にない全く新しい観点であり，このような耐垂れ性と押出し性を双方満足する無可塑型酢酸ビニル樹脂系エマルジョンからなる水性接着剤は，従来存在していなかったものであります」。
「４－３）本願発明と引用文献との対比（
本願発明と引用文献１～５に記載の発明とを対比すると，引用文献１～５には，無可塑剤型酢酸ビニル樹脂系エマルジョンからなる水性接着剤において，押し出し性と耐垂れ性とを両立するという本願発明の課題については全く記載が無く，しかも本願発明の特徴である（Ａ）Ｇ′ａが１２０～１５００Ｐａであり且つ（Ｂ）τａが１００～２０００Ｐａであるという要件を充足する水性接着剤について一切開示も示唆もない点で，両者は明確に相違します」。


「従来のシード重合により得られる酢酸ビニル樹脂系エマルジョンからなる水性接着剤は，前記（Ａ）Ｇ′ａが１２０～１５００Ｐａであり且つ（Ｂ）τａが１００～２０００Ｐａであるという要件を充足しません」。「このような本願発明の水性接着剤と従来のシード重合による酢酸ビニル樹脂系エマルジョンからなる水性接着剤との物性（Ｇ′ａ及びτａ）の違いは，エマルジョンの製造方法の違いに起因します。本願明細書の段落００４６に記載されているように，貯蔵弾性率Ｇ′ａ及びずり応力τａを前記所定の範囲にするためには，重合開始剤の種類，添加量，添加時期及び添加方法等を適宜選択することにより調整できますが，特に，重合開始剤を重合初期に多量に（例えば全使用量の６０重量％以上）使用することにより，Ｇ′ａ及びずり応力τａが前記所定の範囲に入る水性接着剤を調整することができます（段落００２４，実施例１～３。）重合開始剤を重合初期に多量に系内に添加することにより押出し性と耐垂れ性とを両立できる理由は，必ずしも明らかではありませんが，以下のように推測されます。
前述したように，シード重合により得られる酢酸ビニル樹脂系エマルジョンからなる接着剤は，比較的大粒径のシードをベースとした粒子と，比較的小粒径の酢酸ビニルホモ粒子とが共存することによって流動性が上がり，低粘度化が可能となります。また，シードエマルジョンを利用しない通常重合品に比べ，一般に貯蔵弾性率Ｇ′が低く，ずり応力τが高い傾向になります（括弧内省略。ところが，触媒（重合開始剤）を重合初期に）比較的多量に添加すると，ラジカルが多く発生し，このラジカルが保護コロイド（ポリビニルアルコール等）分子鎖同士の架橋や保護コロイド－エマルジョン粒子間の結合を適度に生成させます。そして，エマルジョン粒子と保護コロイド（高分子溶液）間の相互作用が向上した結果，本願発明のような所定のＧ′ａ値及びτａ値を有する押し出しやすく垂れにくい水性接着剤が得られるものと推測されます（括弧内省略。より詳細には，）従来のシード重合品では，応力に対して各粒子・水溶性高分子鎖は比較的自由に運動できるので，小さな応力でも流れやすく，垂直面に塗布する程度で垂れてしまいます。これに対して，本願発明のシード重合品では，緩やかな架橋構造が存在するため，運動の自由度が従来のシード重合品よりも低くなる弾性が応力に対する抵抗力として働く結果   小さな応力垂（），   （直面）では流れにくく（垂れにくく，手で容器を押す程度の比較的大き）な応力で初めて流れるようになります（括弧内省略。なお，手で容器を）押す程度の比較的大きな応力が働く場合には，弾性が応力に対する抵抗力として寄与する領域を外れているため，押出し性は損なわれません。そのため，耐垂れ性と押出し性とを両立しうる接着剤を得ることが可能になったものと考えられます。
，，引用文献１～５には押し出し性と耐垂れ性とを両立するという課題も重合初期に重合開始剤を多く存在させることや系内で緩やかな架橋構造を形成することについても，何ら開示も示唆もするところもないので，これらの文献の記載から本願発明の水性接着剤は得られず，またそれを想起することもできません」。
，，，()   上記意見書の記載のとおり原告は本件特許出願の審査過程において5可塑剤を含まない水性接着剤につき，押し出し性及び耐垂れ性というような相矛盾するとも思われる性質を貯蔵弾性率Ｇ′及びずり応力τを構成要件Ｅ及びＦ所定の特定の範囲に調整することによって両立し得ることを初めて見いだしたのが本件発明であること，そして，特に，重合開始剤（触媒）を重合初期に多量に（例えば全使用量の６０重量％以上）使用することによって貯蔵弾性率Ｇ′ａ及びずり応力τａを所定の範囲に調整することができると主張していたことが認められる。
()ところが，本件発明の特許請求の範囲の記載は，触媒の添加方法につい6ては何らの限定もしていない本件明細書の段落００２４   においても重。【】   「合開始剤は，重合の初期（例えば，使用する酢酸ビニルモノマーの半量を系内に添加するまでの期間）に，全使用量の６０重量％以上，特に６５重量％以上を系内に添加するのが好ましい」と記載されてはいるものの，それ以。外の製造方法を排除する旨の記載はなされていない。
他方において本件明細書の詳細な説明の欄には段落   ００２４と０，，   【】【０４６】に，貯蔵弾性率Ｇ′ａとずり応力τａの２つの数値を調整する主要な要素を示す記述があるが，実施例として具体的な発明の実施の形態が記載されている以外には，貯蔵弾性率Ｇ′ａとずり応力τａの２つの数値を調整する具体的手段を示す記載はない。
そして，製造方法が開示されている実施例は３件にすぎず，その内容は，，（），前記(   )のとおり重合開始剤触媒に３５重量％過酸化水素水を用いて3これを重合初期に多量（全量又は２分の１）に一括添加した後，過酸化水素水を水に溶解させた水溶液からなる触媒と酢酸ビニルモノマーを連続滴下して重合させ，あるいはこの時点で残りの触媒を添加して重合する場合のみであって，当業者が触媒を重合の初期に多量に用いないで本件発明を実施しようとした場合に，本件明細書の段落【００４６】に記載されている多くの要素をどのように調整すればよいのかについては，本件明細書の発明の詳細な。，，説明の記載中にはこれを示唆するものもないなお   比較例についてみれば比較例２は貯蔵弾性率Ｇ′ａ，比較例３はずり応力τａにおいて，本件発明の所定の数値の範囲内に入ってはいる。しかし，一般に比較例とは，当該発明の実施例に比較して効果の劣る従来技術に基づく発明を記載し，当該発明の従来技術との差異を明確にするために記載するものであるから，比較例間の細かな差異をもって，発明の実施形態を開示していると認めることは困難であるというべきであるしたがって当業者において   重合初期に触媒過。，，   （酸化水素水）を多量に使用しない場合に，貯蔵弾性率Ｇ′ａ及びずり応力τａを調整する手段が本件明細書に開示されているものと理解することは困難であるというべきである。現に，本件においても貯蔵弾性率Ｇ′ａ及びずり応力τａという２つの数値を所定の範囲に調整するために，製造条件をどのように変更すればよいのかは，本件明細書上全く触れられていない。また，本件明細書に記載がなくても，当業者が触媒（過酸化水素水）を重合の初期に多量に使用しない場合において，本件特許出願当時の技術常識に基づいて貯蔵弾性率Ｇ′ａ及びずり応力τａの値を所定の範囲内に調整することができると認めるに足りる特段の事情もない。


以上によれば，本件明細書の記載によっては，触媒（過酸化水素水）を重合の初期に多量に使用しないという製造方法を用いる場合において，当業者において，特別な知識を付加することなく，また，当業者に過度の試行錯誤を強いることなく，貯蔵弾性率Ｇ′ａ及びずり応力τａの値を構成要件Ｅ及びＦ所定の範囲内に調整する具体的手段について，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえず，改正前特許法３６条４項所定のいわゆる実施可能要件を充足するとは認められないというべきである。
原告は，本件明細書では原告が昀良と思う実施例が３つ挙げられており，この記載により当業者が本件発明を容易に実施し得ると主張する。しかし，本件発明の本質的特徴は，貯蔵弾性率Ｇ′ａ及びずり応力τａの各数値を従来の水性接着剤とは異なる数値に調整する点にのみあるというべきであるところ，そのように調整された数値による水性接着剤が具体的にどのような構造，組成を有するものであるかは本件明細書によっても明確でない。将来において，当業者が上記実施例とは異なって重合初期に触媒（過酸化水素水）を多量に使用しないような製造方法を用いて，貯蔵弾性率Ｇ′ａ及びずり応力τａを本件発明所定の数値に調整した水性接着剤が製造されたとしても，そのように製造された物の構造，組成が本件明細書に具体的に記載された物の構造，組成と同じであるとはにわかに認められない。このように，本件明細書に実施例として開示されたもの，すなわち，重合当初に触媒（過酸化水素水）を多量に使用する方法で製造する場合に，貯蔵弾性率Ｇ′ａ及びずり応力τａを本件発明の構成要件Ｅ及びＦの所定の範囲内に調整することが当業者にとって実施が可能であったとしても，そのような製造方法に限定されない広範な種々の水性接着剤を包含する本件発明が実施可能要件を充足しているということはできない。したがって，原告の上記主張は採用できない。()また，原告は，被告が製造したトレース品は乙２の５公報及び乙２の６7公報に記載された実施例の追試というよりは，本件明細書の記載を参考にしたものであると主張して，本件明細書の記載と，当業者の技術常識によれば当業者が本件発明を実施することは可能であると主張する。しかし，トレース品Ｃ－６Ｙ及びＣ－２２Ｙの変更点は，保護コロイドの種類及び量，シー，，ドとなるエチレン－酢酸ビニル樹脂系エマルジョンの種類水の配合割合とトレース品Ｋ－１４Ｙ，Ｋ－１６Ｙ，Ｋ－１９Ｙの変更点は，保護コロイドの種類及び量，シードとなるエチレン－酢酸ビニル樹脂系エマルジョンの種類及び量，触媒の量等と，いずれも多岐にわたっており，かつ，本件発明の実施例とも違う原料を用いていることによれば，被告がいかなる技術常識に基づいてこれらのトレース品を製造できたのかは明らかではなく（原告において，そのことを示唆するような立証もなされていない，製造方法に関。）して被告独自のノウハウが使用された可能性は高いというべきである。よって，これらのトレース品の貯蔵弾性率Ｇ′ａ及びずり応力τａが本件発明の構成要件Ｅ及びＦ所定の範囲内にあるとしても，その一事をもって，本件発明が実施可能要件を充足すると認めることはできない。したがって，原告のこの点に関する主張も採用できない。
，，（）(   )以上によれば本件明細書は   重合の初期に重合開始剤過酸化水素水8を多量に添加する場合はともかく，それ以外の方法によって製造された水性接着剤も本件発明に包含される以上，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているということはできない。したがって，本件特許は，改正前特許法３６条４項に規定する実施可能要件を満たしていないから，同法１２３条１項４号に該当し，特許無効審判に，，より無効とすべきものと認められるから特許法１０４条の３第１項により原告は，被告に対し，本件特許権に基づく権利行使をすることはできないというべきである。
()なお，原告は本件訂正審判請求をしているところ，前提事実記載のとお9り，本件訂正明細書記載の特許請求の範囲においては，重合開始剤（触媒）の種類を過酸化水素水に限定したものの，なお，重合開始剤（触媒）の添加方法について何ら限定していないから，本件発明の構成要件Ｅの貯蔵弾性率Ｇ′ａ及び構成要件Ｆのずり応力τａを同構成要件所定の数値の範囲内に調整する手段の記載がなされていない場合が広範に含まれていることには変わりがない。したがって，仮に本件訂正審判請求が認められたとしても，やはり改正前特許法３６条４項に規定する実施可能要件を満たしていないことに変わりはないから，同法１２３条１項４号に該当し，無効とすべきものであると解するのが相当であり，やはり被告に対し本件特許権に基づく権利行使をすることができないことになる。
２したがって，その余の点について判断するまでもなく，原告の本件請求は理由がないから，主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第２１民事部
裁判長裁判官田中   俊次
裁判官西理   香
裁判官西森   みゆき
（別紙）
物件目録
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形水性接着剤
商品名「アイカエコエコボンドＡ－１４００」
（ａ）以下のような水性接着剤。
（ａ－１）重合開始剤として過酸化水素を用いシード重合により得られること。（ａ－２）酢酸ビニル樹脂系エマルジョンからなること。（ａ－３）可塑剤を実質的に含まないこと。
（ｂ）前記水性接着剤の特性は以下のとおり。
（ｂ－１）貯蔵弾性率Ｇ′ａの値が２３０～２８０Ｐａであること。（ｂ－２）ずり応力τａの値が１２００～１４５０Ｐａであること。（ｃ）前記貯蔵弾性率Ｇ′ａの値及び前記すり応力τａの値の測定方法は，以下のとおり。


平成１０年(行ケ)第３６４号審決取消請求事件
平成１２年１月２７日口頭弁論終結
判　　　　決
原            告グラクソ    グループリミテッド
代表者            【Ａ】
訴訟代理人弁護士吉    武賢    次
同                神谷     　巌
訴訟代理人弁理士【Ｂ】
同                【Ｃ】
同                【Ｄ】
被            告特   許庁長   官【Ｅ】
指定代理人        【Ｆ】
同                【Ｇ】
同                【Ｈ】
同                【Ｉ】
主　　    文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１当事者の求めた裁判
１原告
特許庁が平成９年審判第１５３５３号事件について平成１０年７月８日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２被告
主文と同旨
第２当事者間に争いのない事実
１特許庁における手続の経緯等
原告は、発明の名称を「複素環式化合物」とする特許第１７２０９１６号発明（以下「本件発明」という。）の特許権者である。
原告は、本件発明の実施品である塩酸オンダンセトロンを有効成分とし、抗悪性腫瘍剤（シスプラスチン等）投与に伴う消化器症状（悪心、嘔吐）の軽快を効能・効果とする医薬について、平成６年１月１９日付けで、承認番号（０６ＡＭ）第００２２号として承認を受けた(以下「前回承認」という。)。その後、原告は、上記と同じ有効成分、効能・効果の医薬について、平成８年１月３１日付けで、医薬品製造承認一部変更承認（承認番号（０６ＡＭ）第００２２号）を受けた（以下「今回承認」という。）。前回承認と今回承認とは、前者が適用対象を成人に限るとしていたのに対して、後者が小児をも適用対象としている点で相違している。原告は、平成８年４月３０日、今回承認を理由として特許権の存続期間の延長登録出願（平成８年特許権存続期間延長登録願第７０００２５号。以下「本件延長登録出願」という。）をしたところ、拒絶査定を受けたので、平成９年９月１２日に拒絶査定不服の審判を請求し、特許庁は、平成９年審判第１５３５３号事件としてこれを審査した結果、平成１０年７月８日「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし、同月２７日その謄本を原告に送達した。
２本件発明の特許請求の範囲
本件発明の特許請求の範囲第１項、第１０項ないし第１３項、第１５項は、別紙審決書の理由の写しの２頁１２行目ないし１１頁１０行目に記載されたとおりである。
３審決の理由
別紙審決書の理由の写しのとおりである。要するに、原告は、本件発明の実施について適用対象を成人とするものについて既に政令で定める処分（前回承認）を受けている以上、これと有効成分、効能・効果が同じで適用対象を小児とするものについて、その実施につき薬事法上は新たな処分（今回承認）を改めて受ける必要があったとしても、本件延長登録出願は、その出願に係る特許発明の実施に平成１０年５月６日法律第５１号による改正前の特許法６７条２項（以下同じ）の政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められず、したがって、特許法６７条の３第１項１号に該当する、とするものである。
第３原告主張の審決取消事由の要点
１取消事由１（承認の必要性についての判断の誤り）(1)特許法６７条２項は、「特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であって当該処分の目的、手続からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることが２年以上できなかったときは、５年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。」と定めている。
この特許権の存続期間延長登録の制度は、特許権を有していても、その実施のためには、法令の定めるところにより許可その他の処分に時間を要し、その間実施ができず、事実上特許権の存続期間が侵食されている、という場合に、特許権者に浸食された期間を回復させて保護を与えるために設けられたものである。他方、薬事法１４条１項によると、医薬品の用法、用量を変更する場合であっても、同一特許発明の実施品たる医薬品について、新たに厚生大臣の承認を得ることが必要であり、前回承認がされていたとしても、小児用の用法、用量については、再度製造承認が必要であったのであるから、今回承認が本件発明の実施である小児用のものの実施のために必要であったことは明らかであり、本件延長登録出願は、それに係る特許発明の実施について、特許法６７条２項の政令で定める処分を受ける必要があった場合に該当する。審決の判断は、上記実施に今回承認が必要なかったとするものであり、明白に誤っており、取り消されるべきである。より具体的にいえば、本件発明につき、原告は、既に成人用のものについての厚生大臣の製造承認（前回承認）を得ていたので、成人用については製造販売といった実施行為は可能であったが、小児用のものについては、今回承認までは、厚生大臣の製造承認を得ていなかったため、製造販売といった実施行為をすることかできず、そのために必要な承認（今回承認）を得るための期間として、２年８月５日を要したのである。このように、原告は、厚生大臣の製造承認という処分（今回承認）を得なければ現実に小児用の薬剤を製造販売することができなかったのであるから、今回承認が特許法６７条２項が要求する要件を満たすことは明らかであり、本件延長登録出願が、同法６７条の３第１項１号に規定する拒絶理由に該当することはあり得ない。
(2)被告は、特許権の存続期間延長制度の導入の趣旨からして、処分を受けることが必要であるためにその特許発明の実施をすることができなかった範囲と存続期間延長後の特許権の効力の及ぶ範囲とは同一とすべきである旨主張し、これを前提に、特許法６８条の２が、特許権の存続期間が延長された場合の当該特許権の効力を物と用途を単位として定めていることを根拠に、処分を受けることが必要であるためにその特許発明の実施をすることができなかった範囲も物と用途を単位としてくくるべきであるとする。


しかし、医薬品の場合、薬事法により、処分を受けることが必要であるために処分がなされるのは、あくまでも一品目についてのみであり、処分を受けることによって実施できるようになる範囲は、用途のうちの一品目についてだけであるものとされていて、処分の効果が一品目を超えて与えられることはないから、ここに特許法と薬事法との間の不整合という法の不備があることになる。被告の上記主張は、この法の不備を、特許法、薬事法の規定に従って最大限の努力をしている国民（本件においては原告）に不可能を強いることによって補おうとするものであって、不当である。
原告が前回承認を得るために侵食された特許権の存続期間は１年７月３０日で、所定の２年未満であったことから延長の対象とされなかった。一方、今回承認を得るために侵食された特許権の存続期間は２年８月５日であった。原告は、法の定めに従って、製造承認を得、この製造承認のために侵食された２年８月５日の存続期間延長登録を求めているにすぎないのであるから、この承認が同一の物、同一の用途について２度目のものであっても、当然に存続期間の延長を認めるべきである。これを認めなければ、原告は、たまたま１回目の承認（しかも延長登録の根拠としての要件を満たさなかったもの）を得ていたため、それ自体延長登録の根拠としての要件を満たしている２回目の承認を得ても延長が認められないことになり、誠に不公平な効果を生じさせるものである。
(3)特許法６７条２項は、「特許権の存続期間は・・・政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることが２年以上できなかったときは・・・延長登録の出願により延期することができる」と定め、「特許発明の実施ができなかったこと」との要件を定めているにとどまる。ここにいう「発明の実施」については、特許法２条３項１号に「物の発明にあっては、その物を生産し、使用し、譲渡し、貸渡し、もしくは輸入し、またはその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為」をいうと定められており、これらの規定からは、「特許発明の実施」を、承認において処分の対象となった「物」と「用途」によってくくられる単位を基準として解すべき根拠は見出せない。
(4)被告の主張する解釈は、特許権の存続期間の延長登録出願は、物と用途を同一にする範囲では、第１回目の厚生大臣の製造承認に対応するものでなければならない、とするものである。しかし、そのような要件の根拠となる文言は特許法６７条２項にはなく、法の解釈の限度を超える解釈というべきである。
２取消事由２（「用途」についての解釈の誤り）
本件においては、前回承認は成人用であり、今回承認は小児用をも含むようにしたものであるから、明らかに用途が異なっている。審決は、特許法６８条の２の「用途」の解釈を誤った結果、本件延長登録出願を拒絶したものであって誤っているから、取り消されるべきである。
第４被告の反論の要点
１取消事由１（承認の必要性についての判断の誤り）について(1)ア特許権の存続期間の延長登録は、存続期間を定める特許法６７条１項の例外として特許法６７条２項に規定されているものであって、この制度の趣旨は、何らの法規制も存在しなければ特許発明の実施をすることができたにもかかわらず、安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であって当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要なために、その特許発明の実施をすることが２年以上できなかったときに、一定条件の下に５年を限度として当該特許権の存続期間の延長を認めることとしたものである。
特許権の存続期間は、権利存続中における権利者による実施と存続期間満了後の第三者の利用との調和を図る特許制度の根幹に関わるものであり、存続期間延長登録の制度は、この存続期間に例外を設けるものであるから、浸食された期間を超えた延長期間が設定されてはならないことは当然である。これと同じように、この制度を導入した趣旨からして、処分を受けることが必要であるためにその特許発明を実施することができなかった範囲と存続期間延長後の特許権の効力の及ぶ範囲とは、同一であるものとすべきことも当然というべきである。
イ存続期間延長登録の制度導入に際し、存続期間の延長された特許権の効力の及ぶ範囲をどこまでとすべきかについて、様々な議論があった。厚生省は、医薬品の製造、輸入に関しては、薬事法に基づき、有効性、安全性の確保の観点から審査し、その承認に際しては、当該医薬品の有効成分、効能・効果に加え、剤型、用法、用量、製造法等を特定した品目単位で行っており、このようにして行われる承認に基づき期間延長された特許権の効力についても当該医薬品が承認を受けたそのものに限って認めれば足りるとも考えられた。つまり、厚生省に承認されたとおりの品目単位の狭い範囲で実施不可であったか否かを審査し、期間延長の要件を満たしておれば、延長を認め、延長を認められた期間内は、その効力を厚生省の承認単位で認める、という存続期間延長制度の導入である。この考えは、一見明快であるが、例えばある医薬品に関し、１回につき１錠（１０ｍｇ）という「用量」を投与するという品目に承認があり、これに基づいて効力が延長された場合、１回につき１錠（１５ｍｇ）の「用量」を投与するという他者の製品に対しては権利の主張ができない、「粉剤」の承認に対し、「錠剤」には権利の主張ができない、製造方法が異なれば権利の主張ができない、等々、上記の考え方の期間延長ではほとんど実効が上がらないことが懸念され、結局この案は採用されなかった。特許権の効力を厚生省の承認単位の狭い範囲でとらえるのは、特許制度になじまないのである。一方、特許法において「物」と「用途」は、発明のカテゴリーを表す主要な概念である。特許法において「用途」という語は、特許法６８条の２の規定において初めて用いられたものではあるが、その概念は、「用途発明」（例えば「ＤＤＴ特許」）等として以前から存在していた。そして、昭和５１年の当初から施行された特許法（昭和５０年法律第４６号による改正法）では、特許協力条約に基づく規則「生産物についての独立請求の範囲に加え、・・・その生産物の一の用途（原文では「ｕｓｅ」）についての一の独立請求の範囲を同一の国際出願に包含させること」（同規則１３．２(ｉ)）の規定に合致させるため、物の発明に加え、その物の「用途」に関する発明を「その物の特定の性質を専ら利用する物の発明」及び「その物を使用する方法の発明」の２本に分けて（日本国特許法の発明のカテゴリーに合致させて）特許法３８条ただし書き２号に規定した経緯がある。このように、「物」と「用途」は、「発明」の概念を形成する大きな要素となっているのであり、そしてここでいう「用途」とは、あくまで「その物の有する特定の性質（医薬品でいえば薬効）」を利用して、これを「特定の目的（医薬品でいえば特定の疾病の診断、治療または予防）のために用いること」を意味するのである。


そういった事情の下において、延長後の特許権の効力の及ぶ範囲を厚生省承認の単位によらず、「物」と「用途」という特許法上主要な概念でくくることがより合理的であるとして、特許法第６８条の２が規定されたのである。ウこのように、延長後の特許権の効力の及ぶ範囲は、特許法６８条の２にいう「物」と「用途」という特許法上の主要な概念によってくくられる範囲にまで及ぶものとされているのであり、医薬品についていえば、厚生省承認の品目単位という狭い範囲でとらえるべきものとはされていない。この結果、有効成分及び効能・効果が同一であれば、剤型、用法、用量、製法等が異なる実施の形態にも、延長後の特許権の効力が及ぶこととなるのである。
そうである以上、特許権の存続期間延長の効果を得るための要件、すなわち、「特許発明の実施」が禁止状態にあったか否かの判断についても、個々の品目単位でするのではなく、特許法上の概念である「物」と「用途」を単位としたくくりで見るべきであり、両者のいずれもが相違しない複数の承認がある場合には、最初の承認があった時点でその「物」と「用途」によって特定される範囲全般について実施不可の状態が解除されたとみるべきであって、単に剤型、用法、用量、製法等のみが相違する２度目以降の承認によっては、新たな延長を認めるべきではない。エ本件延長登録出願の場合、成人用のものに関する前回承認によって承認された、塩酸オンダンセトロンを有効成分（物）とし、抗悪性腫瘍剤（シスプラスチン等）投与に伴う消化器症状（悪心、嘔吐）の軽快を効能・効果（用途）とする医薬品について特許発明を実施することができる状態になっていたという事実がある以上、小児への適用拡大のための今回承認は、物と用途でくくられた単位でみる限り、有効成分（物）と効能・効果（用途）において前回承認により承認を受けたものと同一であるから、前回承認により特許発明の実施が可能となっていたものである。審決の判断に誤りはない。
(2)特許権の、独占排他的にその特許発明を実施することができるという権能の側面からみるときは、特許法６７条２項の「特許権の存続期間は・・・政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることが２年以上できなかったときは・・・延長登録の出願により延長することができる。」との規定は、その特許権が存続していたにもかかわらず、当該処分を受けることが必要であるために、その特許発明を独占的に実施することによる利益を享受することができなかったときに、その規制が当該処分により解除されるまでの期間を、延長登録の出願により一定範囲の期間内で延長できることを定めていると解することができる。そうすると、その延長登録の出願に対する拒絶理由として列挙された規定である特許法６７条の３第１項１号の「その特許発明の実施に第６７条第２項の政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとき。」とは、その特許発明を独占的に実施することによる利益を享受するための規制解除に必要とされていた処分を既に受けていた場合は、再度の処分を受けても、「その特許発明の実施に当該処分を受けることは必要であったとは認められない」ことを規定していると解すべきである。したがって、本件延長登録出願において、前記の有効成分（物）と効能・効果（用途）のくくりの単位、すなわち、「塩酸オンダンセトロン」と「抗悪性腫瘍剤（シスプラスチン等）投与に伴う消化器症状（悪心、嘔吐）の軽快」とのくくりの単位内で、本件に係る特許発明の独占的実施を可能にする処分（前回承認）を平成６年１月９日に受けていたのであるから、その後の処分である平成８年１月３１日の処分（今回承認）を受けることは、特許法６７条の３第１項１号の規定における「必要であったとは認められないとき」に該当するのである。２取消事由２（「用途」についての解釈の誤り）について特許法６８条の２の規定にいう「用途」とは、その物の有する特定の性質（医薬品でいえば薬効）に基づき、これを特定の目的（医薬品でいえば特定の疾病の診断、治療または予防）のために用いること、すなわち、医薬品でいえば効能・効果をいうのであり、今回承認による適用対象の拡大はいわば「用法」の相違をもたらすものであって「用途」の同一性に影響を及ぼすものではない。原告の主張は正しくない。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（承認の必要性についての判断の誤り）について(1)特許法は、特許権者に対し、特許権の存続期間を限定したうえ、その間、特許発明を独占的排他的に実施する権利を付与している（６７条１項、６８条）。しかし、特許発明の実施について安全性の確保等の見地から法律の規定による許可等の処分が必要とされ、当該処分のために相当の期間を要する場合においては、特許権者は、このような法規制がなければ特許発明の実施をすることができたにもかかわらず、その処分を受ける必要があったためその実施が相当期間妨げられることになる。このような事態が、特許期間を定めてその期間内における、実施を含む特許発明の独占的支配を保障することを一つの基本とする特許制度の目的及び仕組みと相反する要素を有することは明らかである。特許法が、６７条２項において、「特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であって当該処分の目的、手続からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることが２年以上できなかったときは、５年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。」と定めて、存続期間延長登録の制度を設けたのが、上記不都合を避けようとしたものであることは明らかである。
他方、特許制度は、特許権の存続期間を限定しその期間の経過後はその特許発明の利用を万人に許すことをも基本の一つとする制度であり、この観点からみるときは、存続期間延長登録の制度は、存続期間の定めをその限度では無意味にするものであって、存続期間経過後、特許発明を利用しようとする第三者の側からするときは、本来あってはならない制度であるということが許されよう（なお、存続期間中、特許権者は、法規制により自ら実施をすることができず、その限度では特許権の行使を全うできないとしても、第三者による実施を許さないとの限度では権利を享受できることは、いうまでもないことである。）。存続期間延長登録の制度を定めた特許法６７条２項自体が、特許権者に、法規制により存続期間を浸食された場合にも、常にそれを完全に回復させるように延長を認めることにはせず、一定限度においてのみ延長を認めており、しかも、一定以上に大きな浸食に対してしか延長を認めていないのは、このような考慮に出たものと理解することができる。したがって、存続期間延長登録の制度に関する問題の解決に当たっては、常に、特許権者の側、第三者の側の双方の観点からの考慮を要するものというべきであり、その一方のみから論ずることは、許されない。