審決説示中の「（ハ）足踏みスイッチ部につき、本願意匠は、平面視略横長長方形状の平板状として、後両隅はやや大きな隅丸とし、前端全体をポンプカバー部の後下端に接する略凹弧状とし、中央の凹陥部を平面視で前すぼまりの略卵形状とし、左右それぞれの足踏み部に「Ｄ」の字状又は「Ｕ」の字状の突条を表し、その上面をわずかに後下がりの斜面状とし、下端に連設した板状フランジ部をポンプカバー部横幅と略同幅の略矩形状として、ポンプカバー部後下端から台座部後端までの台座部上面略中央を薄く覆うものとしているのに対して、引用意匠は、平面視略横長長円形状の平板状とし、前端中央部がポンプカバー部の後下端に接するものとし、中央の凹陥部を平面視で一定の横幅の略太帯状とし、足踏み部上面を水平面とし、下端に連設した板状フランジ部をポンプカバー部の後下端から台座部後端までの台座部上面全体を薄く覆うものとしている点、」については、これをほぼ認める。しかるに、「下端に連接した板状フランジ部をポンプカバー部の後下端から台座部後端までの台座部上面全体を」という表現は、非常に不正確であり、これは、「板状フランジ部をボンプカバー部の後下端線の台座部上の全幅にわたる延長線の後方の台座部後端までの台座部上面全体を」というべきものである。
(4)　昇降用アーム部の差異点（ニ）について
審決説示中の「（ニ）昇降用アーム部につき、本願意匠は、昇降用内アームの後端を垂直軸の略円柱状に形成して上部に座板支持ブラケットを突設し、その後部に斜め前方略水平に、フランジ押さえ棒を挿入した略小円筒状の突出部を連設しているのに対して、引用意匠は、昇降用内アームの後端で、座板支持ブラケット突設位置の後方に、フランジ押さえ棒を挿入した略小円筒状の突出部を水平に連設している点、がある。」については、これを否認する。
フランジ押え棒を挿入した突出部は、座板支持ブラケットに対して、どのような方向、位置に設けたかをいうべきであって、「昇降用内アームの略後端」に対して、どこに、どのように設けたかを考えるべきではない。本願意匠と引用意匠とでは、「昇降用内アーム」、及び「フランジ押え棒を挿入した突出部」は、異なるものとなっている。すなわち、引用意匠においては、昇降用内アームは、昇降用外アームと同様に、非常に長いものとなっており、該昇降用内アームの、後端よりではあるが、途中に座板支持ブラケットを設け、該座板支持ブラケットと上記昇降用内アームの上端との間に、上記「フランジ押え棒を挿入した突出部」を設けている。したがって、該突出部による、上記座板支持ブラケットに対するフランジ押え棒による支持、固定の操作は、装置全体の後方よりこれを行う。これに対し、本願意匠では、「フランジ押え棒を挿入した突出部」は、昇降用内アームの上端（後端）に座板支持ブラケットを設け、これに対して、斜め前方からこれに向かうように、設けている。したがって、該突出部による、上記座板支持ブラケットに対するフランジ押さえ棒による支持、固定の操作は、装置の側方の前方寄り、よりこれを行う。このように、「フランジ押え棒を挿入した突出部」及び「昇降用内アーム」を含む部分の外観は、両者で異なるものである。
４　共通点の評価について
(1)　共通点（１）の評価について
審決説示中の「上記の共通点と差異点について総合的に検討するに、共通点については、（１）の基本的な構成態様の共通点は、両意匠の形態の全体にかかわりその骨格を構成するところであり、」については、これを否認する。共通点として（１）の基本的な構成態様を否認していることによる。
(2)　共通点（３）の評価について
審決説示中の「具体的な態様の共通点のうち、（３）の点は、基台部の相当部分を占めて台座部から大きく突出するポンプカバー部全体に係り、特に、やや扁平の略縦長直方体状の略後半部上方に略直方体状の突出部を段状に形成して、平面視では略隅丸縦長長方形状を呈し、正面視では略上隅丸長方形状を呈し、側面視では上隅丸の略「Ｌ」の字状を呈するものとし、略直方体状の後部突出部は、前部縦中央に略太帯状の開口部を設け、その両隣のほとんどを略前下がり状の面に形成して、その下端を平面視で左右両端から開口部下端までぐるりと巡る、やや大きく膨出する略弧状を呈するものとした点は、ポンプカバー部の特徴をよく表すところであり、その大きさについての共通点と相まってポンプカバー部の共通感を強く惹起するものであり、」については、否認する。共通点としての具体的な態様（３）ポンプカバー部を否認していることによる。
また、①「その前両隅の丸みはやや大きく、後両隅の丸みはやや小さくし」は、「前両隅の丸み」については、「その前上隅の丸み」ではなく、「前両隅を含む前辺の丸み」というべきである。②「その前上隅の丸みはやや大きく、後部突出部の後上隅の丸みはやや小さくしたものとし、」については、「後部突出部の前上隅の丸み」、についても言及すべきである。「後部突出部の前上隅の丸み」については、差異点であるというのであれば、「その前上隅の丸み」、「後部突出部の丸み」、「後部突出部の前上隅の丸み」の三者の全体に差異があるものとして、差異点として論述すべきである。
(3)　共通点（４）の評価について
審決説示中の「（４）の点は、足踏みスイッチ部の態様を具体的に表すものであり、特に、ポンプカバー部横幅と略同幅とした略横長平板状のものとし、上面縦中央にはやや幅広の浅い凹陥部を設け、その両隣の左右上面を足踏み部とし、ポンプカバー部の後下端に接して突設したものとした点は近接するポンプカバー部の共通点（３）と相まって基台部の共通感をより高める働きをし、」については、否認する。共通点としての具体的な態様（４）足踏みスイッチ部を否認していることによる。
(4)　共通点（２）、（５）の評価について


審決説示中の「また、（２）、及び（５）の点も、比較的類型的ではあるものの、全体のうちの相当部分を占める部分に係るものであって、両意匠の全体としての共通感を惹起する一定の働きをし、結局、これらの共通点は、それぞれが類否判断に一定の影響を及ぼし、特に、（３）のうち、ポンプカバー部の特徴をよく表すところとした点は、両意匠の特徴として類否判断に大きく影響を及ぼし、それぞれが相まって両意匠の全体の基調を形成しており、両意匠の類否判断に支配的な影響を及ぼすものである。」については、これを否認する。すなわち、「比較的類型的ではあるものの、」の意味が不明である。また、「両意匠の全体としての共通感を惹起する一定の働きをし」は、全体のうちの相当部分を占める部分に係るものであるため、この働きをしている、といおうとしているものと思われるが、共通点（２）、（５）の点を論じていて、突然、「特に、（３）のうち」として、(３）を論じてしまっているのも理解困難であり、「それぞれが相まって両意匠の全体の基調を形成しており、」の「それぞれが」が、何を指しているのかも不明である。さらに、この文章の全体の趣旨としては、「（２）、及び（５）の点も、（３）の点も、全体のうちの相当部分を占める部分に係るものであって、両意匠の全体としての共通感を惹起する一定の働きをし、これらの共通点は、それぞれが類否判断に一定の影響を及ぼし、かつ、それぞれが相まって両意匠の全体の基調を形成しており、両意匠の類否判断に支配的な影響を及ぼすものである。」と主張しているものと思われるが、これに関しては、上述したように、各部の形状の説明、記述が不正確であることにより、全体の総合的な正しい類否の判断や、審美性、審美感の正しい判断ができなくなっており、これにより、間違った結論を導くこととなっている、ものである。
５　差異点の評価について
(1)　台座部の差異点（イ）の評価について
審決説示中の「一方、前記差異点について、（イ）の点については、台座部端部の膨出の有無及び膨出の程度に係る差異であるが、本願意匠の態様はむしろ普通のもので何ら特徴がなく、引用意匠も、その前端の膨出の程度がやや大きいものではあるが、特徴といえるほどのものでなく、全体としては具体的な態様（２）の台座部についての共通点に包摂される程度の小さな差異といえ、その類否判断に及ぼす影響は微弱なものである。」については、これを否認する。差異点（イ）の台座部を否認したことによる。
すなわち、本願意匠と引用意匠の台座部の差異については、上述したとおりであるが、本願意匠と引用意匠の台座部の差異は、「台座部端部の膨出の有無及び膨出の程度に係る差異である」といえるものではない。仮に、「前記差異点の、（イ）の点が、台座部端部の膨出の有無及び膨出の程度に係る差異である」としても、「本願意匠の態様はむしろ普通のもの」、というのは、何をもって「普通のもの」というのか不明である。本願意匠の台座部の形状について、審決は、「本願意匠は、平面視において、左右両端及び前後両端を外方にわずかに膨出する略弧状としている」といっているが、この説示は不正確であって、適切ではなく、本願意匠の台座部は、「略縦長長方形状の幅を前方に向けて漸次細くなるようにした」ものであって、後方から前方に伸びるスマートな感じを与えるものである。これに対し、引用意匠は、「平面視において、左右両端を直線状とし、後端を外方にわずかに膨出する略弧状とし、前端は外方にやや大きく膨出する略弧状としている」と審決もいうように、ずんぐりむっくりした感じのものであり、本願意匠のような、前方へ伸びる均整のとれたスマートな感じを与えるものではない。すなわち「台座部端部の膨出の有無及び膨出の程度」という概念で引用意匠と比較すべきものではない。(2)　ポンプカバー部の差異点（ロ）の評価について（その１）審決説示中の「（ロ）の点については、周側面略下端寄りに形成した段部の差異は、本願意匠も引用意匠も、ともに、その段部は、薄くあるいは浅く段部を形成しただけの付加的なものであり、単に該部を突出させたか窪ませたかという程度の差異であって、さほど目立つものとはいえず、段部の形成範囲の差異も、周側面略下端寄り横方向に表したものとする両意匠の共通する印象を越えるものとはいえず、その差異は格別顕著なものでなく、全体としては軽微な差異にとどまり、」については、これを否認する。
すなわち、審決は、「単に該部を突出させたか窪ませたかという程度の差異であって、さほど目立つものとはいえず」というが、本願意匠は、台座部、ポンプカバー部、昇降用アーム部、座板支持ブラケットと、下から上に見ていくにつれて、大きいものが徐々に細くなっていっている感じがあるものであり、ポンプカバー部の下側周縁部の凸状の段部は、この全体が下から上に向かって細くなっていく感じの一部を構成しているものである。したがって、ポンプカバー部の「周側面略下端寄りに形成した段部」は、「本願意匠も引用意匠も、ともに、薄くあるいは浅く段部を形成しただけの付加的なものであり、単に該部を突出させたか窪ませたかという程度の差異である」といえるものではなく、さらに、「段部の形成範囲の差異も、周側面略下端寄り横方向に表したものとする両意匠の共通する印象を越えるものとはいえず」、といえるものではない。本願意匠は、上述の下から上に向けて細くなっていく感じにより、すなわち、その一部として、ポンプカバー部の周側面下端縁に形成した段差部が、その上のポンプカバー部の周側面より若干突出していることにより、上記台座部、及びこのポンプカバー部に、安定した感じを与えており、上記台座部の前方に細くなっていくスマートな感じとともに、立体的にも、安定した非常にスマートな感じを与えているものである。これに対し、引用意匠では、ポンプカバー部の周側面下端縁に形成した段差部は、くぼんでいて、上記した本願意匠におけるような、安定した感じを与えるものではないのみならず、上記引用意匠のくぼみ部分は、ポンプカバー部の背面全周を含み、両側面の後半部分に、一部その前方部にもわたって設けられているが、該かなり高さの高いくぼみは、上記両側面の後半部分の途中から、該両側面の前方よりの位置までの間に、急激にその高さが低くなって、該前方よりの位置で切れており、この大きな帯状の窪み部を含む引用意匠のポンプカバー部の側面を含む外観は、本願意匠におけるような安定した感じのない、落ち着いた感じのない外観となっている。


(3)　ポンプカバー部の差異点（ロ）の評価について（その２）審決説示中の「また、開口部両隣の面の態様の差異は、その形成範囲及び具体的な形状において、特に、本願意匠は該部を球面状とし、引用意匠は該部を斜面状とした点でやや顕著なものであるが、この点を考慮したとしてもなお、具体的な態様（３）のやや扁平の略縦長直方体状の略後半部上方に略直方体状の突出部を段状に形成して、平面視では略隅丸縦長長方形状を呈し、正面視では略上隅丸長方形状を呈し、側面視では上隅丸の略「Ｌ」の字状を呈するものとし、略直方体状の後部突出部は、前部縦中央に略太帯状の開口部を設け、その両隣のほとんどを略前下がり状の面に形成して、その下端を平面視で左右両端から開口部下端までぐるりと巡る、やや大きく膨出する略弧状を呈するものとした特徴的な共通点の中で見られる差異であり、全体として見れば、ポンプカバー部についての共通点の中での部分的な差異といえ、周側面略下端寄りに形成した段部の差異と相まって相乗的な効果が生じることを考慮したとしてもなお、それらの差異が類否判断に及ぼす影響は軽微なものにとどまるといわざるを得ない。」については、これを否認する。すなわち、ポンプカバー部の各部の形状が両意匠でどのように異なるかは上述したとおりであり、審決もいうとおり、「開口部両隣の面の態様」は、「本願意匠は該部を球面状とし、引用意匠は該部を斜面状とした」、点で「顕著なものである」、ばかりでなく、百歩譲って、本願意匠と引用意匠とが、「具体的な態様（３）のやや扁平の略縦長直方体状の略後半部上方に略直方体状の突出部を段状に形成して、平面視では略隅丸縦長長方形状を呈し、正面視では略上隅丸長方形状を呈し、側面視では上隅丸の略「Ｌ」の字状を呈するものとし、略直方体状の後部突出部は、前部縦中央に略太帯状の開口部を設け、その両隣のほとんどを略前下がり状の面に形成して、その下端を平面視で左右両端から開口部下端までぐるりと巡る、やや大きく膨出する略弧状を呈するものとした」、特徴的な共通点を有するものであったとしても、本願意匠における該部の形、特にその表面の曲面の形は、まろやかで、滑らかで、優雅な感じを与えるものであるのに対し、引用意匠の該部の感じは、屹立した、硬い感じを与えるものであり、審決がいう、「この共通点が惹起する強い共通感、さらには両意匠の共通点が奏する全体の基調」を、それぞれ異なるものとしているものである。さらには、上述したように、本願意匠においては、ポンプカバー部の周側面下端縁に突状の段差部が形成されていることは、本願意匠を下方から上方に向けて細くなっていく感じ、これにより安定した感じを与えているものであり、一方、引用意匠は、ポンプカバー部の周側面下端縁に、その形状も随分異なる帯び状の窪み部を設けており、不自然な感じを与えるものであり、その点をも含め、その全体の形状がかもし出す雰囲気を考慮すれば、ポンプカバー部の形状の差異が両意匠の類否判断に及ぼす影響は極めて大きいものであるというべきである。
(4)　足踏みスイッチ部の差異点（ハ）の評価について審決説示中の「（ハ）の点については、板状フランジ部は、本願意匠も引用意匠も、ともに、台座部上面を薄く覆っただけのもので、ほとんど目立たず、本願意匠の中央凹陥部は、単に前すぼまりとした程度のもので、特徴といえるほどのものでなく、足踏み部の突条も小さな付加的なものにすぎず、結局、その差異は、前端全体をポンプカバー部の後下端に接するものとしたか否かの差異に帰結するものであり、本願意匠の前端全体をポンプカバー部の後下端に接するものとした点は、具体的な態様（４）の、ポンプカバー部横幅と略同幅とした略横長平板状のものとし、上面縦中央にはやや幅広の浅い凹陥部を設け、その両隣の左右上面を足踏み部とし、ポンプカバー部の後下端に接して突設したものとした共通点の中で見られる差異で、全体としてはこの共通点に包摂される程度の小さな差異にとどまり、その類否判断に及ぼす影響は微弱なものといえる。」については、これを否認する。本願意匠と引用意匠の板状フランジ部はその形状が大きく異なり、「板状フランジ部は、本願意匠も引用意匠も、ともに、台座部上面を薄く覆っただけのもの」、といえるものではない。すなわち、本願意匠の板状フランジ部は、台座部の前後方向の全体にわたって帯状に設けられているが、引用意匠においては、板状フランジ部は、前方は、ポンプカバー部の底部と同じ形状に設けられており、また、後方部分は、ボンプカバーの後方部分で台座部の全幅にわたる形に広がったのち、該台座部の全幅にわたって設けられており、両意匠の板状フランジ部は異なるものとなっている。さらに、審決は、本願意匠の足踏みスイッチ部につき、「本願意匠の中央凹陥部は、単に前すぼまりとした程度のもので、特徴といえるほどのものでなく、」といい、また、「足踏み部の突条も小さな付加的なものにすぎず、」といい、さらに、「結局、その差異は、前端全体をポンプカバー部の後下端に接するものとしたか否かの差異に帰結する」という。しかし、この点は、本願意匠の足踏みスイッチ部が、「ポンプカバー部の後方に配置された、該ポンプカバー部とほぼ同幅の横長の矩形板状体よりなり」、その前端全体がポンプカバー部の後下端と接しており、上述したポンプカバー部の形状とマッチして、非常に落ち着いた安定した感じを与えるものとなっており、一方、引用意匠の足踏みスイッチ部は、中央凹陥部の左右に、それぞれ半楕円形状のような左右の足踏み部が接合するように設けられており、この中央凹陥部、及び左右の足踏み部の形状から、左右の足踏み部が中央凹陥部に付着している感じを与えるものであり、これは、上記本願意匠の、ポンプカバー部とマッチした感じとはその与える印象が異なるものである。したがって、この差異は、単に、「結局、その差異は、前端全体をポンプカバー部の後下端に接するものとしたか否かの差異に帰結するものであり、」といえるものではなく、「具体的態様（４）のポンプカバー部・・・とした共通点の中で見られる差異で、全体としてはこの共通点に包摂される程度の小さい差異にとどまり、」といえるものではない。


(5)　昇降用アーム部の差異点（ニ）の評価について（その１）審決は、「（ニ）の点については、昇降用内アームの後端付近という限られた部分に見られる差異であり、全体としては小さな差異であり、その類否判断に与える影響は微弱なものである。」というが、この点については、否認する。審決は、（ニ）昇降用アーム部につき、本願意匠は、昇降用内アームの・・・座板支持ブラケットを突設し、「その後部に斜め前方略水平に」、フランジ押さえ棒を挿入した・・・突出部を連設しているのに対し、引用意匠は、「昇降用内アームの後端で、座板支持ブラケット突設位置の後方に」、フランジ押さえ棒を挿入した・・・突出部を水平に連設している点、を、昇降用アーム部の差異点として挙げながら、この差異を、「昇降用内アームの後端付近という限られた部分に見られる差異であり、・・・」というが、この、本願意匠と引用意匠との差異点である、「フランジ・・・突出部を、座板支持ブラケットに対して、どちらの方向から該座板支持ブラケットに向かうよう取り付けるかは、操作性と、外観、美感の両観点から、大きな差があるものである。すなわち、引用意匠においては、フランジ押さえ棒は、座板支持ブラケットに理美容椅子の座を取り付ける際に、ポンプカバー部の背面である後方から、該押さえ棒を回転操作して、座板支持ブラケットへの座の固定を実現するものであるが、この後方からの操作は、操作空間が狭い環境においては、大変操作がしづらいものであるのに対して、本願意匠においては、フランジ押さえ棒は、座板支持ブラケットに対して、斜め前方からこれに向かうものであるため、理美容椅子を配置する空間が狭い環境であっても、フランジ押さえ棒を使用しての、座板支持ブラケットへの座の固定の操作は、非常に容易にこれを実現することができるものである。
(6)　昇降用アーム部の差異点（ニ）の評価について（その２）さらに、昇降用外アームと昇降用内アームとからなる昇降用アーム部についても、本願意匠と引用意匠とでは随分異なるものとなっている。すなわち、本願意匠においては、昇降用外アームは長いものであり、一方、昇降用内アームは短いものであるのに対し、引用意匠では、昇降用外アームも昇降用内アームも、ほぼ同じくらいの長さのものとなっている。これは、上述したフランジ押さえ棒の配置と関連しており、引用意匠では、フランジ押さえ棒を昇降用内アームの長さ方向と同じ方向に、昇降用内アームの上端近傍に設けた座板支持ブラケットに向かうように設けているため、上記昇降用内アームが、該フランジ押さえ棒の長さ分だけ長く必要となっているのに対し、本願意匠では、フランジ押さえ棒を、昇降用内アームの上端近傍の座板支持ブラケットに対して、斜め前方からこれに向かうように取りつけているため、その長さが短くて済んでいるものである。そして、このような昇降用外アームと昇降用内アームの長さの比の差異により、この昇降用アーム部は、本願意匠と引用意匠とで随分異なる外観、印象を与えるばかりでなく、特に、本願意匠においては、台座部、ポンプカバー部並びに足踏みスイッチ部、昇降用外アーム、昇降用内アーム、と順次上方に上がっていくにつれ細くなっているものであり、このような大きさ、太さの変化のない引用意匠とは、与える印象、感覚が随分異なるものとなっている。したがって、この点は、審決がいうように、「昇降用内アームの後端付近という限られた部分に見られる差異であり、全体としては小さな差異であり、その類否判断に与える影響は微弱なものである。」といえるものではない。
６　総合判断について
審決は、「そうして、上記の差異点が相まって相乗的な効果が生じることを考慮してもなお、前記両意匠の共通点が奏する全体の基調を覆すには至らないものである。」という。しかしながら、審決が、「上記の差異点」という各点は、上述のように、それぞれ、大きな差異であって、大きな外観、印象上の異なる感覚を与えるものであり、それらが相乗的な効果をも生ぜしめるものであることを考慮すれば、これによって、前記両意匠の共通点が奏する全体の基調をも、充分に覆すに至るものというべきである。
７　取消事由の結論
したがって、審決が、「以上のとおりであって、両意匠は、意匠にかかる物品が共通し、その形態について、両意匠の共通点は、両意匠の全体の基調を形成し、両意匠の類否判断に支配的に影響を及ぼすものであるのに対し、差異点は、いずれも類否判断に及ぼす影響が軽微ないし微弱なものであり、共通点を凌駕することができず、結局、両意匠は全体として類似するものといわざるを得ない。」と説示したのは誤りである。
第４　審決取消事由に対する被告の反論
１　基本的な構成態様に係る共通点（１）の認定について(1)　原告は、審決が、台座部について、「平面視略隅丸縦長長方形状」とした点に対し、「略隅丸」は、表現が不正確であり、両意匠のそれぞれにおいて、「縦長長方形状」とはいえないものであるから、否認する、と主張する。そして、本願意匠は、「各隅を各辺とスムーズに連続するよう滑らかに丸くした縦長の台形形状に近い長方形状」としたものであるのに対し、引用意匠は、「各隅をそれぞれ膨出させた略縦長長方形状」としたものと主張する。
しかしながら、審決は、類否判断の前提となる形態の認定において、その具体的な認定に先立ち、まず、その骨格となる態様を概括的に把握し、これを「基本的な構成態様」として認定したものである。
確かに、両意匠の台座部は、本願意匠のみならず引用意匠も、共に横幅を前方に向かって漸次やや幅狭としているものである。しかしながら、その、前方に窄む度合いは、両意匠共に、さほど大きいものではなく、基本的な構成態様として全体を概括的に捉え、全体としては、「略・・縦長長方形状」とし、そして、両意匠は、その隅部を、それぞれ丸弧状としているから、「略隅丸縦長長方形状」としたものであり、誤りはない。
そして、原告のいう「台形形状に近い」点については、具体的な態様に係る共通点（２）の項で、「横幅を前方に向かって漸次やや幅狭とした」と認定し、両意匠の各端部（原告のいう「各辺」）の態様についても、共通点（２）の項で、「前後両端（すなわち、前辺及び後辺）を外方に略弧状に膨出し」と認定し、差異点（イ）の項で、「本願意匠は、・・・左右両端（すなわち、左辺及び右辺）及び前後両端を外方にわずかに膨出する略弧状としている」、「引用意匠は、・・・左右両端を直線状とし、後端を外方にわずかに膨出する略弧状とし、前端は外方にやや大きく膨出する略弧状としている」と具体的に認定し、類否判断に及ぼす影響を検討している。


したがって、原告の主張にはいずれも理由がなく、審決が形態を全体として捉え、「略隅丸縦長長方形状」としたことに誤りはない。(2)　原告は、審決が、昇降用アーム部について、昇降用内アームは昇降用外アームよりも「やや短くて」とした点に対し、本願意匠においては、「かなり短くて」とすべきである、と主張し、また、審決が、座板支持ブラケットの立設位置を昇降用内アームの「略後端」上面とした点に対し、引用意匠は、「後端からかなり前端寄り」であるから、否認する、と主張する。
しかしながら、始めに、両意匠の昇降用アーム部は、昇降用外アームの上方に昇降用内アームが軸着されたものであるが、共に昇降用内アームは、昇降用外アームよりも短いものであり、基本的な構成態様として全体を概括的に把握する場合、「やや短くて」としかいいようがない。すなわち、本願意匠の「昇降アームを下げた状態の左側面図」と、これに対応する引用意匠の右側面図を対比しても、昇降用内アームは、昇降用外アームの略半分以上の長さのものであるから、共に「やや短い」としかいいようがない。なお、厳密に、「やや短い」、「かなり短い」と認定しても、この程度の長さの差は類否判断上、何ら結論に影響を及ぼさないものである。
次に、原告は、引用意匠の座板支持ブラケットの立設位置は、昇降用内アームの「後端からかなり前端寄り」であり、「略後端」ではない、と主張する。しかしながら、全体形態の中で該部を捉える場合、引用意匠についても後端寄りであることは明らかで、原告主張のごとく「かなり前端寄り」と捉えるのは誤りである。そして、引用意匠の座板支持ブラケットの立設位置が昇降用内アームの後端からやや前方に寄った位置である点は、差異点（ニ）の項で認定したとおりであり、これは、フランジ押さえ棒を挿入した突出部の長さ分だけ、昇降用内アームの後端から前方に寄った位置となったものであるが、フランジ押さえ棒を挿入した突出部の長さ自体が、わずかなものであるから、審決が、座板支持ブラケットの立設位置を昇降用内アームの「略後端」上面としたことに誤りはなく、また、その位置の差が類否判断に影響を及ぼすほどのものでないことは、差異点（ニ）についての評価の項で判断したとおりである。
２　具体的な態様に係る共通点の認定について
(1)　台座部の共通点（２）について
原告は、審決が、台座部について、「平面視においてやや大きな丸みを付けた略隅丸縦長長方形状を呈し、その前後両端を外方に略弧状に膨出し、横幅を前方に向かって漸次やや幅狭とした」とした点に対し、本願意匠は、「縦長長方形状の横幅を、前端近くの横幅が３、後端近くの横幅が４と、漸次変化するものとし」、「４つの隅を、それぞれ滑らかに弧状に変化する４つの辺とスムーズに連続するよう丸く滑らかに変化するものとした」ものであり、引用意匠は、「「略縦長長方形状」を変形させたものではあるかもしれないが」、「前方辺に関しては辺とはいえないほどに大きく丸く膨出したものであり」、「後方辺に関してもその幅は大きいが、両側の隅を膨出させた感じでこれも辺とはいえないような感じのものであり」、両意匠の台座部の平面形状は、その雰囲気、印象が全く異なるものであるから、否認する、と主張する。
しかしながら、審決は、平面視「略隅丸縦長長方形状」とした基本的な構成態様のものである両意匠の台座部について、さらに具体的に観察し、台座部の各隅部の丸みは、両意匠共に、やや大きなものであり、台座部の前後両端は、その膨出の程度においてやや差異があるものの、両意匠共に、外方に膨出する略弧状としたものであり、また、両意匠共に、台座部の横幅を前方に向かって漸次やや幅狭としたものである、と認定したものである。
そして、原告がいう、引用意匠の態様が「前方辺に関しては辺とはいえないほどに大きく丸く膨出したもの」である点については、審決は、差異点（イ）の項で引用意匠は、「前端は外方にやや大きく膨出する略弧状としている」と認定し、類否判断に及ぼす影響を検討している。
したがって、「両意匠の台座部の平面形状は、その雰囲気、印象が全く異なるものである」との原告の主張には理由がなく、審決が、台座部の具体的な態様に係る共通点として、「平面視においてやや大きな丸みを付けた略隅丸縦長長方形状を呈し、その前後両端を外方に略弧状に膨出し、横幅を前方に向かって漸次やや幅狭とした」と認定したことに誤りはない。
(2)　ポンプカバー部の共通点（３）について
(2)－１　原告は、審決が、「平面視では略隅丸縦長長方形状を呈し、その前両隅の丸みはやや大きく、後両隅の丸みはやや小さくし」とした点に対し、「前両隅の丸み」は、「前両隅を含む前辺の丸み」というべきであるから、否認する、と主張する。
しかしながら、この項は、ポンプカバー部を全体として把握したもので、まず、平面視の全体を「略隅丸縦長長方形状」と捉えた上で、その前部の両隅の丸みは大きく緩やかで、後部の両隅の丸みがこれに対しやや小さいものであることを認定したものである。単に、前辺（端）のみを抽出して認定したものではない。なお、ポンプカバー部の前端を、さらに子細に観察すると、両意匠共に、原告のいうように、前端の中央付近もわずかに丸みを帯びたものであることが看取されるが、類否判断の前提としては、「前両隅の丸みはやや大きく」と表現すれば足りるものである。
(2)－２　原告は、審決が、「面切り替わりの境界部の上面の左右方向から左右両側面の略上下方向にかけては稜線部を表したものとし」とした点に対し、この点は、意味が明確ではなく、また、両意匠の共通点といえるものではないから、否認する、と主張する。


しかしながら、審決は、開口部の両隣である左右各々の部分に形成された「略前下がり状の面」の態様の認定において、その形成範囲（周端）を捉えて、まず、「略前下がり状の面」の下端の態様について述べ、次に、「略前下がり状の面」の「上端」と「左端」あるいは「右端」の態様について述べたものである。「略前下がり状の面」の「上端」、「左端」あるいは「右端」は、後部突出部における「略前下がり状の面」と「その周りの面」との「面切り替わりの境界部」に当たり、その態様を具体的に観察すると、該部に稜線が表れており、審決は、稜線の具体的な態様を捉えて、「面切り替わりの境界部の上面の左右方向から左右両側面の略上下方向にかけては稜線部を表したものとし」としたものである。また、「引用意匠の平面視で左右方向に走る線は、本願意匠の平面視で左右方向に延びる稜線のある位置よりかなり前にある」と原告が主張する両意匠の差異点については、審決は、差異点（ロ）の項で、後部突出部前部の開口部両隣に形成した略前下がり状の面について、「本願意匠は、・・・開口部両隣全体を・・・形成・・・引用意匠は、・・・開口部両隣を、その後部をやや残して・・・形成」と認定し、差異点（ロ）の評価の項において、「開口部両隣の面の態様の差異は、その形成範囲及び具体的な形状において」とし、類否判断に及ぼす影響を検討している。
したがって、審決が、「面切り替わりの境界部の上面の左右方向から左右両側面の略上下方向にかけては稜線部を表したものとし」とした点に誤りはなく、原告の主張には理由がない。
なお、原告は、審決が摘示する「略前下がり状の面に形成して」の部分を、「ポンプカバー部の略前半部（後部突出部を除いた部分）の上面」の部分と誤解し、審決が摘示する「その後部」の部分を、「開口部両隣の左右部分における、その後部をやや残して、その余」の部分と誤解しているように思われる（別紙被告説明図参照）。したがって、この誤解を前提にして、審決が、「面切り替わりの境界部の上面の左右方向から左右両側面の略上下方向にかけては稜線部を表したものとし」とした点の記述が妥当でないと主張するところでもあり、原告の主張は、その前提において誤りがあると思われる。
そして、原告は、ポンプカバー部の略前半部（後部突出部を除いた部分）と後部突出部について、本願意匠は、連続的に面が変化する感じのものであるのに対し、引用意匠は、非常に別体的な感じのものである、と両意匠の差異点を主張しているものと解される。
なるほど、本願意匠の右（左）側面図と引用意匠の左（右）側面図を対比すれば、ポンプカバー部の略前半部（後部突出部を除いた部分）と後部突出部とが連接する部分が、本願意匠は、凹弧状の丸みを付けたものであるのに対して、引用意匠は、そのような丸み付けがなく、境界が実線で作図されている。そして、審決は、この部分の態様については、両意匠の共通点として「その下端を平面視で左右両端から開口部下端までぐるりと巡る、やや大きく膨出する略弧状を呈するものとし」の認定で足りるとし、丸み付けの有無の差異については認定していない。しかしながら、当該連設部分は造形上の細部に係るものであり、しかも、この種物品分野に限らず、一般に、面と面の連接部分に丸み付けをすることも、面と面の連接部分に丸み付けをしないで境界線を表すことも、共に、例示するまでもなくありふれた造形上の手法によるものであって、両意匠の当該連接部分の丸み付けの有無に係る態様は、共に特徴といえるものではなく、また、引用意匠の当該連接部分は、ごく緩い角度で連接されたものであり、上述の差異が、両意匠の類否判断に与える影響は微弱であり、したがって、審決が、上述の差異について認定していない点は、審決の結論に影響を及ぼすものではない。
(2)－３　原告は、審決が、「周側面略下端寄りには横方向に沿ってわずかに段部を形成して、略横線状の稜線部を表し」とした点に対し、段部といっても両意匠は、凹凸あるいは形成範囲で全く異なり、共通点といえるものではないから、否認する、と主張する。
ポンプカバー部の周側面略下端寄りの段部を具体的に見ると、突出状か凹陥状かで差異があり、また、その形成範囲についても、両意匠で若干異なる。そこで、審決は、まず、全体として、周側面が面一状でなく、下端寄りが浅い（薄い）段状に処理されており、その稜線が略横線状として看取されることを捉え、共通点としては、「周側面略下端寄りには横方向に沿ってわずかに段部を形成して、略横線状の稜線部を表し」と認定し、その上で、差異点（ロ）の項で、「本願意匠は、・・・略下端寄りに、前面左右両端寄りの下端から立ち上がり、左右両側面の略下端寄りを水平に走り、その後端寄りでやや上方に膨らみ、後面左右両端寄りの下端まで達する、わずかに突出する段部を形成して、略横帯状の薄い突出面を表している・・・引用意匠は、・・・略下端寄りに、左右両側面の略前端寄りの下端から立ち上がり、略下端寄りを水平に走り、そのまま後面を水平に巡る、わずかに窪む段部を形成して、略横帯状の浅い凹陥面を表している」と認定している。したがって、原告の主張には理由がない。
(2)－４　原告は、審決が、「後面略中央にはスイッチを配した略隅丸矩形状の浅い凹陥部を形成している」とした点に対し、本願意匠は、かなり縦長で、下方部分が円弧状であり、かつ、コンセントとスイッチとが、上下に離れて配置されているが、引用意匠は、その縦方向の長さが短く、全体が四角で、コンセントとスイッチの距離も小さく、両意匠の凹陥部は、その美感上も随分異なる印象を与えるものであるから、否認する、と主張する。
しかしながら、ポンプカバー部後面の略隅丸矩形状の凹陥部を、さらに子細に観察すると、いくつかの差異点が看取されるが、これらの差異点は、該凹陥部のみを注視して捉えることができるわずかな差異にすぎず、両意匠の特徴となる部分に係る差異でもなく、両意匠の類否判断に与える影響がほとんどないものであり、したがって、審決は、これらの差異点を認定していないが、このことが、審決の結論に影響を及ぼすものではない。
(3)　足踏みスイッチ部の共通点（４）について
原告は、審決が、足踏みスイッチ部の具体的な態様に係る共通点として、「（４）足踏みスイッチ部につき、・・・板状フランジ部を連設している点」とした点に対し、板状フランジ部の設け方は、両意匠で全く異なるから、否認する、と主張する。
しかしながら、両意匠は、共に足踏みスイッチ部の下端外方に板状フランジ部を連設しており、原告の主張には理由がなく、審決に誤りはない。
(4)　昇降用アーム部の共通点（５）について


原告は、審決が、昇降用アーム部の具体的な態様に係る共通点として、「（５）昇降用アーム部につき、・・・昇降用内アームの略後端には、座板支持ブラケットのフランジ押さえ棒を挿入した略小円筒状の突出部を略水平に連設している点、がある。」とした点に対し、フランジ押さえ棒を挿入した突出部の設け方は、両意匠で全く異なり、操作性と、外観、美感の両観点から、大きな差があり、また、昇降用外アームと昇降用内アームの長さの比の差異に係る昇降用アーム部の形状と共に、随分異なる外観、美感を与えるものであるから、否認する、と主張する。しかしながら、審決は、昇降用アーム部についての差異を、差異点（ニ）の項で認定し、類否判断に及ぼす影響を検討しており、したがって、原告の主張には理由がない。
３　差異点の認定について
(1)　台座部の差異点（イ）について
原告は、審決が、台座部の差異点（イ）として、「台座部につき、・・・略弧状としている点」については、上述したとおり、両意匠の台座部の形状は全く異なるものであるから、これを否認する、と主張する。
しかしながら、原告の主張は、審決の、台座部についての基本的な構成態様に係る共通点の認定及び具体的な態様に係る共通点の認定を否認することを前提とするものであるが、当該台座部についての審決の認定に誤りがないことは、共通点の認定に関して述べたとおりであり、原告の主張には理由がない。
(2)　ポンプカバー部の差異点（ロ）について
原告は、審決が、ポンプカバー部の差異点（ロ）として、「ポンプカバー部につき、・・・凹陥面を表している点」とした点に対し、ポンプカバー部の各部の形状がどのように異なるかは上述したとおりであるから、否認する、と主張する。しかしながら、具体的な共通点の認定に関して述べたとおり、審決に誤りはなく、原告の主張には理由がない。
(3)　昇降用アーム部の差異点（ニ）について
原告は、審決が、昇降用アーム部の差異点（ニ）として、「昇降用アーム部につき、本願意匠は、昇降用内アームの後端・・・上部に座板支持ブラケットを突設し、その後部に斜め前方略水平に、フランジ押さえ棒を挿入した・・・突出部を連接しているのに対して、引用意匠は、昇降用内アームの後端で、座板支持ブラケット突設位置の後方に、・・・水平に連接している点、がある。」とした点に対し、「昇降用内アーム」の長さ、及び「フランジ押さえ棒を挿入した突出部」の配置態様が、両意匠で、全く異なるものであるから、否認する、と主張する。しかしながら、フランジ押さえ棒を挿入した突出部の配置態様についての原告の主張は、専ら、審決との表現上の差について述べるものであり、その表現上の差は、審決の結論に影響を及ぼすものではない。また、審決は、両意匠の昇降用外アームに対する昇降用内アームの長さの差異を直接には認定していないが、基本的な共通点の認定に関して述べたとおり、両意匠の間の長さの差はわずかで類否判断に影響せず、審決の結論に何ら影響を及ぼすものではないから、あえて認定するまでもないものである。
４　共通点の評価について
原告は、審決が、両意匠の共通点の評価について、「共通点については、・・・両意匠の類否判断に支配的な影響を及ぼすものである。」とした点に対し、否認する、と主張し、その理由として概ね、各部の形状の説明、記述が不正確であることにより、全体の総合的な、正しい類否判断の判断や、審美性、審美感の正しい判断ができなくなっており、これにより、間違った結論を導くこととなっているものである、と主張する。
しかしながら、審決の、共通点の認定に誤りがないことは、前記のとおりである。原告の主張は、いずれも、審決の認定を誤りとする前提に立つもので、理由がないものである。
そして、審決は、まず、基本的な構成態様の共通点の（１）について評価判断し、次に、基本的な態様の共通点（３）について評価判断し、さらに、その次に共通点（４）について評価判断し、昀後に、共通点（２）及び（５）について評価判断したものであり、これらの評価判断を受けて、「結局」とし、（１）～（５）の、これらの共通点は、それぞれが類否判断に一定の働きをするものであると評価判断したものである。そして、その上で、特に、（３）のうち、「ポンプカバーにつき、やや扁平の略縦長直方体状の略後半部上方に略直方体状の突出部を段状に形成して、平面視では略隅丸縦長長方形状を呈し、正面視では略上隅丸長方形状を呈し、側面視では上隅丸の略「Ｌ」の字状を呈するものとし、略直方体状の突出部は、前部縦中央に略太帯状の開口部を設け、その両隣のほとんどを略前下がり状の面に形成して、その下端を平面視で左右両端から開口部下端までぐるりと巡る、やや大きく膨出する略弧状を呈するものとした」点は、両意匠の特徴として類否判断に大きな影響を及ぼすものであると評価判断したものであり、以上の評価判断を受けて、昀後に、（１）～（５）の、これらの共通点は、それぞれが相まって両意匠の全体の基調を形成しており、両意匠の類否判断に支配的な影響を及ぼすものであると評価判断したものである。
なお、原告のいう「後部突出部の前上隅の丸み」は、本願意匠が、ポンプカバー部の後部突出部前部の開口部両隣に形成した略前下がり状の面を略球面状の膨出面としたことにより表れる丸みであり、引用意匠は、当該略前下がり状の面を斜面状としており、そのような丸みは表れていない。したがって、「後部突出部の前上隅の丸み」は、両意匠の共通点ではなく、審決は、ポンプカバー部の差異点（ロ）として、「本願意匠は、・・・略球面状の膨出面とし、・・・引用意匠は、・・・斜面状とし、」と認定しているところである。
また、原告は、審決のいう「比較的類型的ではあるものの」の意味が不明であると主張するが、基本的な構成態様の共通点（１）と具体的な態様の共通点（２）及び（５）の各項で審決が認定した台座部及び昇降用アーム部の態様につき、その概略は、理美容用脚における台座部及び昇降用アーム部の態様として従来より見られるものであるから、審決は、「（２）及び（５）の点も、比較的類型的ではある」としたものであり、そして、意匠の類否判断において、比較的類型的な態様は、そうではない態様に比して相対的に、類否判断に与える影響が小さいといえることから、これを前提として類否判断をすべく、「比較的類型的ではあるものの」としたものである。
５　差異点の評価について
(1)　台座部の差異点（イ）の評価について


原告は、両意匠の台座部の差異は、「台座部端部の膨出の有無及び膨出の程度に係る差異である」といえるものではなく、本願意匠の台座部は「略縦長長方形状の幅を前方に向けて漸次細くなるようにした」ものであって後方から前方に伸びるスマートな感じのものであるが、引用意匠は、ずんぐりむっくりした感じのものである、と主張する。
しかしながら、本願意匠は、台座部の左右両端を、外方にわずかに膨出する略弧状としているが、その膨出の程度はごくわずかであり、隅部が大きく丸み付けられた隅丸であることとも相関連して、引用意匠との差は目立たない。また、台座部の前端を、本願意匠は外方に「わずかに」膨出する略弧状としているのに対し、引用意匠は外方に「やや大きく」膨出する略弧状としているが、引用のものの膨出もごく緩やかなものであり、両意匠とも隅部が大きく丸み付けられた点とも相関連して、その差異は目立たない。
したがって、審決が、両意匠の台座部の差異について、「台座部端部の膨出の有無及び膨出の程度に係る差異である」とし、類否判断に及ぼす影響は微弱なものとした点に誤りはない。
原告は、両意匠の台座部の感じが異なると主張するが、本願意匠のみならず、引用意匠も、台座部の横幅を前方に向かって漸次やや幅狭としたものであり、上述のとおり、引用意匠の台座部の膨出の程度はやや大きいものではあるが、特徴といえるほどのものではなく、また、本願意匠の「前後両端及び左右両端を外方にわずかに膨出する略弧状とした」台座部の態様は、普通のものであり、何ら特徴がないものである。
したがって、台座部の差異が両意匠の類否判断に及ぼす影響は弱く、台座部の差異は、原告主張の、前方に伸びるスマートな感じとずんぐりむっくりした感じとして形態全体の別異の印象を看者に印象付けるまでのものには至っていない。以上のとおりであって、審決が、差異点（イ）について、「類否判断に及ぼす影響は微弱なものである。」と評価判断した点に誤りはない。なお、原告は、審決のいう「普通のもの」について、何をもって「普通のもの」というのか不明である、と主張するが、本願意匠の台座部のごとく「左右両端を外方にわずかに膨出する略弧状とした態様」及び「前端の膨出の度合いの少ない態様」は、この種の理美容用脚において、従来より見られるものであるから（乙第１号証ないし乙第３号証）、審決は、「本願意匠の態様はむしろ普通のもの」と判断したものである。
(2)　ポンプカバー部の差異点（ロ）の評価について(2)－１　原告は、審決が、「周側面略下端寄りに形成した段部の差異は、・・・格別顕著なものではなく、全体としては軽微な差異にとどまり」と評価判断した点に対し、本願意匠は、台座部から座板支持ブラケットまで、下から上に向かって細くなっていく感じがあり、段差部が、その上の周側面より若干突出していることにより、台座部及びポンプカバー部に安定した感じを与えており、台座部のスマートな感じと共に、安定した非常にスマートな感じを与えているものであり、一方、引用意匠の段差部は、窪んでいて、しかも、両側面の前方寄りの位置で切れており、安定した感じのない、落ち着いた感じのないものとなっているから、否認する、と主張する。
しかしながら、引用意匠も、各部の大きさに着目すると、全体が下から上に向かって細くなっていく感じがあるものといえ、また、本願意匠の段部の突出はごく薄く、引用意匠の段部も、ポンプカバー部の左右両側面の略前端寄りの部分で切れてはいるが、その窪みはごく浅く、両意匠の段部は共に、ポンプカバー部の周側面の土台をなす態様を大きく変えることなく、周側面下端寄りに略横線状の稜線部を表したものであり、形態を全体として観察する場合、「やや扁平の・・・略弧状を呈するものとした」ポンプカバー部の特徴的な共通点の中で見られるもので、その差異はさほど目立たず、むしろ、周側面下端寄りに段部を形成して略横線状の稜線部を表した共通点が両意匠の共通感を惹起するところでもあり、段部の差異が、原告主張の、本願意匠は「安定した非常にスマートな」感じのものであり、引用意匠は、「安定した感じのない、落ち着いた感じのない」もの、というほどの、両意匠別異の印象を看者に印象付けるまでのものには至っていない。したがって、審決が、差異点（ロ）について、「周側面略下端寄りに形成した段部の差異は、・・・格別顕著なものではなく、全体としては軽微な差異にとどまり」と評価判断した点に誤りはない。
(2)－２　原告は、審決が、「開口部両隣の面の態様の差異は、・・・やや扁平の略縦長直方体状の略後半部上方に略直方体状の突出部を段状に形成して、平面視では略隅丸縦長長方形状を呈し、正面視では略上隅丸長方形状を呈し、側面視では上隅丸の略「Ｌ」の字状を呈するものとし、略直方体状の突出部は、前部縦中央に略太帯状の開口部を設け、その両隣のほとんどを略前下がり状の面に形成して、その下端を平面視で左右両端から開口部下端までぐるりと巡る、やや大きく膨出する略弧状を呈するものとした特徴的な共通点の中で見られる差異であり、・・・類否判断に及ぼす影響は軽微なものにとどまるといわざるを得ない。」と評価判断した点に対し、開口部両隣の面の態様は、本願意匠は、球面状とし、引用意匠は斜面状とした点で顕著なものであるばかりでなく、百歩譲って、両意匠が、「やや扁平の・・・略弧状を呈するものとした」特徴的な共通点を有するものであったとしても、本願意匠の該部は、まろやかで、滑らかで、優雅な感じであり、引用意匠の該部は、屹立した、硬い感じであり、全体の基調を異なるものとしており、さらには、ポンプカバー部周側面下端縁についての両意匠の異なる感じも含め、全体の形状がかもし出す雰囲気を考慮すれば、ポンプカバー部の形状の差異が両意匠の類否判断に及ぼす影響は極めて大きいものというべきであり、両意匠は、全く類似しないというべきであるから、否認する、と主張する。


しかしながら、この種の理美容用脚においては、基台部に対し上下に移動可能な座支持部が設けられることは避け得ないとしても、その具体的な態様には、従来より様々なものが見られるところ（乙第１号証ないし乙第３号証及び参考資料２ないし参考資料７参照）、本願の意匠は、基台部を台座部、ポンプカバー部及び足踏みスイッチ部から成るものとし、その上方に昇降用外アームと昇降用内アームから成る昇降用アーム部を設けたものであり、そのポンプカバー部を「やや扁平の・・・略弧状を呈するものとした」ものである。そして、この点は、両意匠の特徴をよく表すものである。確かに、本願意匠は、開口部両隣の面を球面状とし、引用意匠は、該部を斜面状としている。しかしながら、本願意匠の該部を球面状とした点は、球面状として膨出する程度もごくわずかで、引用意匠の該部も下端が平面視で弧状を呈し、すなわち、前面を前方に膨出させた曲面状を呈するものであり、本願意匠は、上述の両意匠の特徴的な共通点に係る態様において、引用意匠の、前方に膨出する曲面状を呈する斜面状とした該部を単に改変して膨出させ球面状とした程度のものともいえ、また、ポンプカバー部の略前半部（後部突出部を除いた部分）と後部突出部の連接する部分について、本願意匠は、凹弧状の丸みを付けて、該両部をなだらかに連接しているのに対して、引用意匠は、そのような丸み付けがなく、図面上、境界線として表されているが、実際には連接部の角度もごく緩く、接合部（後部突出部の略前下がり状の面の下端）自体が、平面視で弧状を呈し、前面を前方に膨出する曲面状とする点では、両意匠は共通し、立体として観察する場合、その差異はさほど目立たず、この点については、前記のとおり、両意匠の類否判断に与える影響は微弱である。さらに、ポンプカバー部の周側面下端寄りに形成した段部の差異は、前項で述べたとおり、全体としては軽微な差異にとどまるものである。したがって、これらの点を考慮すると、ポンプカバー部の開口部両隣の面の態様の差異は、上述の両意匠の特徴的な共通点を凌駕して、両意匠を別異のものとするほどのものとはいえず、この差異が、ポンプカバー部の周側面下端寄りに形成した段部の差異と相まって生じる効果を考慮してもなお、原告主張の、「その全体の形状がかもし出す雰囲気を考慮すれば、ポンプカバー部の形状の差異が両意匠の類否判断に及ぼす影響は極めて大きいものというべきであり」、両意匠は、全く類似しないというべきであるとは到底いえない。
以上のとおりであって、審決が、差異点（ロ）について、「開口部両隣の面の態様の差異は、・・・類否判断に及ぼす影響は軽微なものにとどまるといわざるを得ない。」と評価判断した点に誤りはない。
(3)　足踏みスイッチ部の差異点（ハ）の評価について原告は、審決が、差異点（ハ）について、「板状フランジ部は、・・・台座部上面を薄く覆っただけのもので、・・・結局、その差異は、前端全体をポンプカバー部の後下端に接するものとしたか否かの差異に帰結するものであり、・・・その類否判断に及ぼす影響は微弱なものといえる。」とした点に対し、本願意匠の板状フランジ部は、台座部の前後方向の全体にわたって帯状に設けられており、引用意匠とは形状が大きく異なり、板状フランジ部は、両意匠共に、「台座部上面を薄く覆っただけのもの」とはいえない、さらに、両意匠の足踏みスイッチ部は、印象が全く異なり、したがって、「結局、その差異は、前端全体をポンプカバー部の後下端に接するものとしたか否かの差異に帰結するものであり」とはいえないから、否認する、と主張する。
しかしながら、本願意匠は、台座部の上面のみを注視すると、ポンプカバー部の左端及び右端各々の下端近傍から台座部の前端まで延びる、分割線様の細筋が看取される。原告は、この細筋を捉えて、本願意匠は、板状フランジ部が台座部の後から前まで帯状に設けられていると主張するものと解されるが、台座部の上面前部には、分割線様の細筋が看取されるのみで、原告のいう帯状の板状フランジ部は設けられていない。したがって、原告の主張は、その前提において誤りがある。なお、本願意匠の分割線様の細筋各々は、台座部上面に表された、単なる一本線模様程度のものにすぎず、両意匠の類否判断に影響を与えるものではないから、審決が、台座部の差異として、本願意匠の分割線様の細筋について認定するまでもないものである。
また、原告は、本願意匠の足踏みスイッチ部は、「非常に落ち着いた、安定した感じ」であり、引用意匠のものは、「左右の足踏み部が中央凹陥部に付着している感じ」であると主張する。
しかしながら、引用意匠のものは、全体をポンプカバー部横幅と略同幅とした略横長の平板状として、その上面の中央を単に浅く窪ませたものであって、左右足踏み部と中央凹陥部が全体として一体の平板状をなすものであり、この点は、本願意匠のものも同様であり、さらに、本願意匠の足踏みスイッチ部の前端は、その全体がポンプカバー部の後下端と接しているものであるが、引用意匠のものの前端も、その全体ではないものの、足踏みスイッチ部の横幅の略１／３に当たる中央部分がポンプカバー部の後下端と接しているものであり、以上の点を考慮すると、足踏みスイッチ部のみを注視すればともかく、意匠全体として見れば、両意匠の足踏みスイッチ部についての差異点は、該部についての共通点を凌駕して、両意匠を別異のものと看者に印象付けるほどの異なる印象をもたらすものではないといえる。以上のとおりであって、原告の主張には理由がなく、審決が、差異点（ハ）について、「板状フランジ部は、・・・その類否判断に及ぼす影響は微弱なものといえる。」と評価判断した点に誤りはない。
(4)　昇降用アーム部の差異点（ニ）の評価について原告は、審決が、「（ニ）の点については、昇降用内アームの後端付近という限られた部分に見られる差異であり、全体としては小さな差異であり、その類否判断に与える影響は微弱なものである。」と評価判断した点に対し、操作性と、外観、美感の両観点から、大きな差があるから、否認する、と主張する。しかしながら、両意匠は、昇降用アーム部の後端付近に座板支持ブラケット及びフランジ押さえ棒を挿入した突出部を配した点では共通するものであり、そして、フランジ押さえ棒を挿入した突出部の長さも、両意匠共にごく短いものであるから、審決が、形態を全体として観察し、「（ニ）の点については、昇降用内アームの後端付近という限られた部分に見られる差異であり、全体としては小さな差異であり、その類否判断に与える影響は微弱なものである。」と評価判断した点に誤りはない。


また、昇降用外アームと昇降用内アームの長さの比の差異とも関連して、原告がいう、台座部から昇降用内アームまで、「順次上方に上がっていくにつれ細くなっている」との点は、両意匠において、むしろ共通する事項であり、両意匠の昇降用アーム部の差異は随分異なる外観、美感を与えるものとの原告の主張には理由がない。
なお、原告は、フランジ押さえ棒を挿入した突出部を座板支持ブラケットに対しどちらの方向から取り付けたかで操作が容易か否かの差があるとするが、操作性の良し悪しは、意匠の類否判断に直接関与しない。
６　総合判断について
原告は、審決は、「そうして、上記の差異点が相まって相乗的な効果が生じることを考慮してもなお、前記両意匠の共通点が奏する全体の基調を覆すには至らないものである。」というが、差異点は、大きな差異であって、大きな外観、印象上の異なる感覚を与えるものであり、差異点の相乗効果を考慮すると、これによって、両意匠の共通点が奏する全体の基調をも、充分に覆すに至るものであり、かつ、審決のいう、「前記両意匠の共通点が奏する全体の基調」は、審決の共通点についての記述があいまいであるため、非常に大まかであいまいなものとなっている、と主張する。
しかしながら、審決の、差異点の評価判断に誤りがないことは、差異点の評価に関して述べたとおりであり、また、審決の、共通点の認定に誤りがないことは、共通点の認定に関して述べたとおりであり、原告の主張には理由がない。差異点は、いずれも類否判断に及ぼす影響が軽微ないし微弱なものであり、差異点の相乗効果を考慮してもなお、両意匠の共通点が奏する全体の基調を覆すには至らない。したがって、審決が、「そうして、上記の差異点が相まって相乗的な効果が生じることを考慮してもなお、前記両意匠の共通点が奏する全体の基調を覆すには至らないものである。」と判断した点に誤りはない。
第５　当裁判所の判断
１　原告の主張は、詳細にわたっているが、その要点とするところを、本願意匠と引用意匠の形態部分に即して整理すると、以下のとおりである。①（台座部）　両意匠は、「台座部がやや厚みのある平面視略隅丸縦長長方形状の板体とする」との点で共通するものではなく、両意匠の台座部の平面形状は、その雰囲気、印象が全く異なる。
②（昇降用アーム部－昇降用内アームの長さ）　本願意匠においては、昇降用内アームは「昇降用外アームよりもやや短く」ではなく、「昇降用外アームよりもかなり短く」と評価されるべきである。
③（ポンプカバー部）　ポンプカバー部は、本願意匠においては、上下の両部分がスムーズにつながっていて連続的に面が変化し、表面曲面の形は、まろやかでなめらかで優雅な感じを与えるものであるのに対し、引用意匠では、「後部」の斜面状を形成する部分と、前下がり状の面を形成する部分とは別体的な感じのものである点で異なる。
また、ポンプカバー部の周側面略下端寄りに形成された段部は、本願意匠と引用意匠とでは、凸状か凹状かの差異があり、形成範囲も異なっている。④（足踏みスイッチ部）　足踏みスイッチ部の形態も、両意匠の間で大きく異なっており、印象が異なる。
⑤（昇降用アーム部－昇降用内アームの後部）　昇降用内アームの後部における座板支持ブラケット及びフランジ押さえ棒を挿入した突出部の設け方は、本願意匠と引用意匠とでは全く異なっており、座板支持ブラケットへの座の固定を実現する方法が異なっている。
２　この整理に即して、以下判断する。
(1)　台座部
①の主張に係る台座部の形態について、審決は、両意匠の共通点として「台座部がやや厚みのある平面視略隅丸縦長長方形状の板体とする」点を挙げ、その上で、差異点として（イ）のように説示して、これについて、「本願意匠の態様はむしろ普通のもので何ら特徴がなく、引用意匠も、その前端の膨出の程度がやや大きいものではあるが、特徴といえるほどのものでなく、全体としては具体的な態様（２）の台座部についての共通点に包摂される程度の小さな差異といえ、その類否判断に及ぼす影響は微弱なものである。」と判断しているのであり、この関係の原告の主張を斟酌してみても、その説示の過程に誤りがあるということはできない。
(2)　昇降用アーム部－昇降用内アームの長さ
②の主張に係る両意匠の昇降用アーム部は、昇降用外アームの上方に昇降用内アームが軸着されたものであるところ、昇降用内アームは、昇降用外アームよりも短いことは、両意匠図面からみて明らかであり、「やや」との表現に厳密さが欠けるにしても、審決が基本的な構成態様の認定をした際に、両意匠の昇降用アーム部が「やや短い」点で共通すると認定した点に誤りがあるとは認められない。
(3)　ポンプカバー部
③の主張に係るポンプカバー部の形態についての原告の主張は、ポンプカバー部中、審決が「その後部を残して略前下がり状の面に形成して」といっている「後部」に相当する部分、及びその前の「略前下がり状の面に形成した部分」に相当する部分は、本願意匠においては、ともに、非常に曲面的で、全体が大きく曲面的に変化し、かつ、上下の両部分がスムーズにつながっていて連続的に面が変化し、表面曲面の形は、まろやかでなめらかで優雅な感じを与えるものであるのに対し、引用意匠では、「後部」の斜面状を形成する部分と、前下がり状の面を形成する部分とは別体的な感じのものである点で異なる、また、周側面略下端寄りに形成された段部の形状、形成範囲も異なる、というものである。


しかしながら、審決は、ポンプカバー部についての両意匠の差異点（ロ）を認定した上、対比判断においても、原告が主張する表面曲面の態様及び段部についての差異を指摘し、類否判断に及ぼす影響を判断している。すなわち、段部の差異はさほど目立つものではなく、軽微な差異にとどまるものとし、表面曲面の態様の差異については、「開口部両隣の面の態様の差異は、・・・特に、本願意匠は該部を球面状とし、引用意匠は該部を斜面状とした点でやや顕著なものである」と評価しているが、「この点を考慮したとしてもなお、具体的な態様（３）の・・・特徴的な共通点の中で見られる差異であり」、この点の差異は、（３）の特徴的な共通点が奏する全体の基調を圧して両意匠に別異感を与えるには至らないとしている。審決は更に、この点の差異が「全体として見れば、ポンプカバー部についての共通点の中での部分的な差異」であって、「段部の差異と相まって相乗的な効果が生じることを考慮したとしてもなお、それらの差異が類否判断に及ぼす影響は軽微なものにとどまるといわざるを得ない。」と結論づけている。当裁判所は、審決のこの判断につき、原告の上記主張その他これに関連する主張を考慮に入れて両意匠のポンプカバー部を対比検討したが、この点に関する審決の判断部分は、その説示に照らし優に支持することができ、原告の主張するように誤りがあると認めることはできない。
(4)　足踏みスイッチ部
④の主張に係る足踏みスイッチ部の形態に関する原告の主張の要点は、本願意匠が、ポンプカバー部の後方に配置された、該ポンプカバー部とほぼ同幅の横長の矩形板状体よりなり、その前端全体がポンプカバー部の後下端と接しており、上述したポンプカバー部の形状とマッチして、非常に落ち着いた、安定した感じを与えるものとなっているのに対し、引用意匠は、中央凹陥部の左右に、それぞれ半楕円形状のような左右の足踏み部が接合するように設けられており、この中央凹陥部、及び左右の足踏み部の形状から、左右の足踏み部が中央凹陥部に付着している感じを与えるものであり、これは、本願意匠の、ポンプカバー部とマッチした感じとはその与える印象が異なる、というにある。
しかしながら、原告の主張するような点を考慮しても、足踏みスイッチ部の形態に関し、審決は（ハ）の差異点を認定し、「結局、その差異は、前端全体をポンプカバー部の後下端に接するものとしたか否かの差異に帰結するものであり、」とし、「具体的態様（４）のポンプカバー部・・・とした共通点の中で見られる差異で、全体としてはこの共通点に包摂される程度の小さい差異にとどまり、その類否判断に与える影響は微弱なものである。」とした審決の説示に誤りがあるということはできない。
(5)　昇降用アーム－昇降用内アームの後部
⑤の主張に係る昇降用アームの後部における座板支持ブラケット及びフランジ押さえ棒を挿入した突出部の設け方についての原告の主張の根拠は、引用意匠においては、座板支持ブラケットに、理美容椅子の座を取り付ける際に、ポンプカバー部の背面である後方から、該押さえ棒を回転操作して、座板支持ブラケットへの座の固定を実現するものであるが、この後方からの操作は、操作空間が狭い環境においては、大変操作がしづらいものであるのに対して、本願意匠においては、フランジ押さえ棒は座板支持ブラケットに対し、斜め前方からこれに向かうものであるため、理美容椅子を配置する空間が狭いものであっても、フランジ押さえ棒を使用しての、座板支持ブラケットへの座の固定の操作は、非常に容易にこれを実現し得るものである、また、この部分の形状は、その外観上も、昇降用アーム部の形状とともに、随分異なる外観、美感を与えるものである、というものである。しかしながら、操作の容易性は意匠の類否判断に直接結び付くものではなく、また、原告の外観、美感についての主張をもってしても、座板支持ブラケット及びフランジ押さえ棒を挿入した突出部の設け方に関し、審決がした判断、すなわち、「（ニ）の点については、昇降用内アームの後端付近という限られた部分に見られる差異であり、全体としては小さな差異であり、その類否判断に与える影響は微弱なものである」との説示部分に誤りがあると認めることはできない。以上のとおり、原告の上記主張はいずれも理由がない。３　上記主張その他、原告が種々主張するところをも吟味し、両意匠の共通点及び差異点を考察しつつ、看者に与える印象ないし美感を対比するに、両意匠は全体として類似するものと認めることができるのであって、「上記の差異点が相まって相乗的な効果が生じることを考慮してもなお、前記両意匠の共通点が奏する全体の基調を覆すには至らないものである。」とし、「両意匠は、意匠に係る物品が共通し、その形態について、両意匠の共通点は、両意匠の全体の基調を形成し、両意匠の類否判断に支配的な影響を及ぼすものであるのに対し、差異点は、いずれも類否判断に及ぼす影響が軽微ないし微弱なものであり、共通点を凌駕することができず、結局、両意匠は全体として類似するものといわざるを得ない。」とした審決の判断に誤りがあるということはできない。
第６　結論
よって、原告の請求は棄却されるべきである。
（平成１３年４月１７日口頭弁論終結）
東京高等裁判所第１８民事部
裁判長裁判官　　　永　　　井　　　紀　　　昭
裁判官　　　塩　　　月　　　秀　　　平
裁判官　　　古　　　城　　　春　　　実
別紙
本願意匠図面　原告の「証拠提出書」に添付の「本件意匠登録願図面代用写真」
引用意匠図面　審決の別紙第２
別紙被告説明図　被告提出の参考資料１


平成１８年（行ケ）第１０５３８号審決取消請求事件平成２０年２月２１日判決言渡，平成１９年９月２６日口頭弁論終結
判決
原告株式会社力王
訴訟代理人弁護士湯浅正彦，湯浅知子
同弁理士藤木良幸
被告特許庁長官肥塚雅博
指定代理人中村則夫，石原正博，高木彰，大場義則
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１原告の申立て
特許庁が不服２００４－５７３３号事件について平成１８年１０月２３日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯
()原告は，平成１３年５月１１日，発明の名称を「祭用地下たび」とする発明1について特許出願（特願２００１－１４１４１３号，優先権主張平成１２年５月３０日）をした（甲１）が，本件出願に対し，平成１５年８月１日付けで拒絶理由通知（甲３）を受けた。
()原告は，同年１０月１０日付けの手続補正書による補正（甲９。以下「本件2補正」という。）をするとともに，同日付けで意見書（甲１０）を提出したが，平成１６年２月１６日付けで拒絶査定（甲１１）を受けたので，同年３月２３日，拒絶査定不服の審判請求（甲１２）をした。
()特許庁は，上記審判請求を不服２００４－５７３３号事件として審理した結3果，平成１８年１０月２３日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同年１１月１６日，その謄本を原告に送達した。
２発明の要旨
()本件補正前の明細書（甲１）における特許請求の範囲の請求項１の記載（以1下「補正前発明」という。なお，請求項の数は全部で５であるが，請求項２以下は省略する。）
【請求項１】アッパーの底部に接地底を取付けてなるものであって，底部に衝撃吸収シートを介在させると共に，踵部の衝撃吸収シートと接地底との間に空気封入弾性片を介在させ，かつアッパー爪先部の胛被と被せ布との間にクッション材を装填したことを特徴とする祭用地下たび。
()本件補正に係る明細書（甲１，甲９。以下「本件明細書」という。）の特許2請求の範囲の請求項１の記載（以下「本願発明」という。なお，下線部が本件補正に係る箇所である。）
【請求項１】アッパーの底部に接地底を取付けてなるものであって，底部にこれと略等しい大きさの衝撃吸収シートを介在させると共に，踵部の衝撃吸収シートと接地底との間に空気封入弾性片を介在させ，かつアッパー爪先部の胛被と被せ布との間にクッション材を装填したことを特徴とする祭用地下たび。
３審決の理由
()審決の理由は，別紙審決のとおりであり，本願発明が特許法２９条２項の規1定により特許を受けることができないとした。
()審決の認定判断の要点2
ア特開平１１－１２７９０１号公報（甲５。以下，審決等の引用を含めて，原則として「引用刊行物」という。）には，次の技術が記載されている。「アッパー１の底部に接地底２を取付けてなるものであって，アッパー１と接地底２との間であってアッパー１側の踵から土踏まずにかけてクッションシート４を配置すると共に，クッションシート４と接地底２との間であって接地底２側の踵相当個所に衝撃吸収シート片３を配置し，かつアッパー爪先部の胛被に綿布等からなる爪先補強片１Ｃを設けた祭り用の地下たび。」(以下，審決等の引用を含めて，原則として「引用発明」という。)
イ本願発明と引用発明との対比
(ｱ)一致点
アッパーの底部に接地底を取付けてなるものであって，底部の少なくとも踵から土踏まず「にかけて衝撃吸収シートを介在させると共に，踵部の衝撃吸収シートと接地底との間に弾性片」を介在させ，かつアッパー爪先部の胛被に被せ布を設けた祭用地下たび。
(ｲ)相違点
アッパーの底部に介在させる衝撃吸収シートについて，本願発明では，底部と略等①「しい大きさのものであるのに対して，引用発明では，踵から土踏まずかけての大きさのもので」（以下「相違点１」という。）ある点。
弾性片について，本願発明では空気封入弾性片であるのに対して，引用発明ではそ②「」（以下「相違点２」という。）のような特定がない点。本願発明では，アッパー爪先部の胛被と被せ布との間にクッション材を装填するの③「に対して，引用発明では，アッパー爪先部の胛被と被せ布との間にクッション材を備えない」（以下「相違点３」という。）点。
ウ相違点についての判断
①相違点１について
履物の技術分野において，衝撃吸収シートを底部と略等しい大きさのものとすることは，「例えば，実願平３－１７５９９号（実開平４－１１２６０６号）のマイクロフィルム（判決注：甲６，拒絶理由通知では引用文献３。本判決では，以下「周知例１」ともいう。），実願平３－１１４２２４号（実開平５－５１１０１号）のＣＤ－ＲＯＭ，及び，実願昭５４－１８１８２１号（実開昭５６－１０１００１号）のマイクロフィルムに開示されるように，従来周知である。（以下「周知技術１」という。）そして，刊行物記載の祭用地下足袋においても足裏全体に衝撃吸収性をもたせることは，他の履物と同様，当然課題となり得るといえる。よって，引用刊行物記載の発明に上記周知技術１を適用し相違点１に係る本願発明の構成とすることは」当業者にとって容易に想到し得たことである。
②相違点２について
履物の技術分野において，踵部分に配設する弾性片として空気封入弾性片を用いることは，「例えば，実願平３－１７５９９号（実開平４－１１２６０６号）のマイクロフィルム（段落【００２０】参照）（判決注：甲６。周知例１）や，実願昭６３－７５８７４号（実開平１－１７９５０５号）のマイクロフィルム（判決注：甲７。拒絶理由通知では引用文献４。以下「周知例２」ともいう。）に開示されるように，従来周知である。（以下「周知技術２」という。）また，引用発明の衝撃吸収シート片３として空気封入弾性片を採用することを阻害する特段の事情も見当たらない。よって，引用発明に上記周知技術２を適用し相違点２に係る本願」発明の構成とすることは，当業者が必要に応じて適宜なし得る程度の事項にすぎない。


③相違点３について
地下足袋の技術分野において，アッパー爪先部にクッション材を設けることは従来周知で「あり，また，その具体的な設置個所についても様々なタイプがすでに知られている。（例えば，特開平８－２１４９０２号公報〔判決注：甲４。拒絶理由通知では引用文献１。以下「周知例３」ともいう。〕（段落【００１９】参照），特開平８－２９９００２号公報〔判決注：本訴甲１４の１〕，特開２０００－１８９２０１号公報〔判決注：本訴１４の２〕，実願昭６１－１０５９７６号〔判決注：実開昭６３－１０９０１号。本訴甲１４の３〕のマイクロフィルムを参照のこと。以下「周知技術３」という。）。そして，本願発明において，クッション材の装填箇所をアッパー爪先部の胛被と被せ布との間と限定することに格別の技術的意義は認められないから，結局のところ，引用発明において，上記の周知技術３に接した当業者が，相違点」３に係る本願発明の構成とすることに格別の困難性はないというべきである。
エ本願発明の作用効果
「本願発明の作用効果も，引用発明及び上記周知技術１乃至３から当業者が予測できる範囲のものにすぎない。」
オむすび
以上のとおり，本願発明は，引用発明及び上記周知技術１乃至３に基づいて当業者が容易「に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けること」ができないものであり，拒絶をすべきものである。
第３原告主張の審決取消事由
審決は，本件審判において改めて拒絶理由通知をしなかったという手続上の瑕疵があり（取消事由１），また，相違点を看過し（取消事由２），相違点についての判断を誤り（取消事由３），作用効果の判断を誤り（取消事由４），そのため，本願発明が進歩性を欠くとの誤った結論を導いたものであって，違法であるから，取り消されるべきである。
１取消事由１（拒絶理由通知の欠如）
()審決は，本願発明は，引用発明及び周知技術１ないし３から容易に想到する1ことができたとの拒絶理由によって，本願発明の進歩性を否定したが，上記拒絶理由は，本願発明の審査段階では原告に通知されていなかった。すなわち，審決の前提となった本件拒絶査定では，「この出願については，平成１５年８月１日付け拒絶理由通知書（甲３）に記載した理由によって，拒絶をすべきものである。」と記載され，さらに，その備考欄には，本件拒絶理由通知中の引用文献３（審決では周知技術１が記載されているとされる。）を取り上げて，その構成等を詳述した上，「引用文献３（判決注：審決では周知技術１が記載されている周知例１）に記載された履物の底部における衝撃吸収に係る技術的事項を引用文献１（判決注：周知技術３が記載されている周知例３）に記載された発明に適用できないとする特段の事情も見当たらないことから，請求項１～５に係る発明は，上記拒絶理由通知書に示した各引用文献に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものと認められる。」（１頁の最終段落）と説明していた。一方，本件拒絶理由通知において，引用文献２（引用刊行物）は，「引用文献２～４には，履物の底部に衝撃吸収部材を配設する点が記載されている。」とされ，踵相当箇所に衝撃吸収シート片が存在する事例として摘示されたにすぎなかった。そして，上記のとおり，本件拒絶査定においては，引用文献２（審決では引用刊行物）について何ら言及することなく，備考欄でも引用文献３（周知例１）を中心として拒絶すべき理由を説明したのであった。
ところが，審決では，本件拒絶理由通知中の引用文献３を引用例とはせず，拒絶理由通知書で引用された引用文献２を引用刊行物として本願発明との対比の中心とした上，周知技術１ないし３と併せて，拒絶査定維持の審決をし，本願発明と引用発明とでは，「アッパーの底部に接地底を取付けてなるものであって，底部の少なくとも踵から土踏まずにかけて衝撃吸収シートを介在させると共に，踵部の衝撃吸収シートと接地底との間に弾性片を介在させ，かつアッパー爪先部の胛被に被せ布を設けた祭用地下たび」の範囲で一致すると認定しているのである。()上記のとおり，審査段階においては，引用文献２は，踵相当箇所に「衝撃吸2収シート片」が存在する事例として摘示されたにすぎないから，原告も，それに対応した反論しか行っていなかった。
そもそも，拒絶査定不服審判において，原査定の拒絶理由と異なる拒絶理由によって拒絶審決を行う場合に，あらかじめ，請求人に拒絶理由を通知して請求人に意見書提出の機会を与えることが必要とされている趣旨は，原査定の拒絶理由と異なる拒絶理由によって拒絶審決を行う場合に，審判請求人に，その新たな拒絶理由に対する意見陳述の機会が与えられなければ，審判請求人にとっては不意打ちとなるため，審判請求人の利益を保護し，かつ，審決自体の適正を図ることにあると解されている。
審査手続と拒絶査定不服審判の審理手続との関係がどのようであれ，特許法１５９条２項が定められているのは，審判請求人（出願人）に対する不意打ちをできるだけ回避し，審判請求人（出願人）の利益を保護しようとするものであって，１個の拒絶理由について，少なくとも１回は審判請求人（出願人）に特許庁に対して意見を述べる機会が保障され，その意見をも斟酌した上で特許庁が適正な判断をすることが期待されていることを示している。
そして，出願人の利益の保護の観点からすれば，その１個の拒絶理由であると認定する範囲は限定して解釈されるべきであり，拒絶理由通知書の中に多数の引用例が摘示されていれば，その後の手続においてその引用例をどのように利用してもよいということになるものではない。
()したがって，審決は，新たな拒絶理由に基づいて審決を行った場合に該当す3るものであって，請求人である原告に対して不意打ちとなることのないように拒絶理由通知を行った上で判断すべきであったところ，拒絶理由通知を行うことなく審決をしたから，審決は，特許法１５９条２項の準用する同法５０条違反により取り消されるべきである。
２取消事由２（相違点の看過）
審決は，本願発明と引用発明とが，「アッパーの底部に接地底を取付けてなるものであって，底部の少なくとも踵から土踏まずにかけて衝撃吸収シートを介在させると共に，踵部の衝撃吸収シートと接地底との間に弾性片を介在させ，かつアッパー爪先部の胛被に被せ布を設けた祭用地下たび」である点で一致すると認定したが，誤りである。
()本願発明の「衝撃吸収シート」とは，衝撃エネルギーを吸収するものであり，1衝撃を受けると素早く変形し，ゆっくり元の形に復元することで衝撃を吸収する特性を有するものであるのに対し，引用発明の「クッションシート」は，衝撃を受けた場合に，反発しつつも，徐々に衝撃を受けた部分が局部的に変形し，その衝撃における力を分散させて行くものである。


したがって，本願発明の「衝撃吸収シート」と，引用発明の「クッションシート４」とでは，その機能が全く異なるものであるから，この点を相違点とすべきところ，審決は，これを看過したものというべきである。
()本願発明の「空気封入弾性片」は，内部に空気を封入して，弾性を有する構2造である以上，変形可能であって，かつ，内部に封入する空気により弾性を有するものであるのに対し，引用発明の「衝撃吸収シート片３」は，反発することなく素早く変形し，ゆっくり元の形に復元することで衝撃エネルギーを吸収するものであるから，本願発明の「空気封入弾性片」と，引用発明の「衝撃吸収シート片３」とでは，明らかに相違するから，この点を相違点とすべきところ，審決は，これを看過したものというべきである。
()加えて，審決は，相違点１について，「アッパーの底部に介在させる衝撃吸3収シートについて，本願発明では，底部と略等しい大きさのものであるのに対して，引用発明では，踵から土踏まずかけての大きさのものである点。」で相違すると認定したが，本願発明の「衝撃吸収シート」と引用発明の「クッションシート」とが同じものであることを前提としているから，誤りである。また，相違点２については，「弾性片について，本願発明では空気封入弾性片であるのに対して，引用発明ではそのような特定がない点。」で相違すると認定したが，本願発明の「空気封入弾性片」と引用発明の「衝撃吸収シート片」とが同じものであることを前提としているから，誤りである。
３取消事由３（相違点についての判断の誤り）
()審決は，相違点１について，「履物の技術分野において，衝撃吸収シートを1底部と略等しい大きさのものとすることは・・・従来周知である。・・・そして，引用刊行物記載の祭用地下足袋においても足裏全体に衝撃吸収性をもたせることは，他の履物と同様，当然課題となり得るといえる。よって，引用発明に上記周知技術１を適用し相違点１に係る本願発明の構成とすることは当業者にとって容易に想到し得たことである。」（４頁９ないし１８行目）と認定判断したが，誤りである。本願発明の「衝撃吸収シート」は，上記のとおりのものであるから，周知技術１を参酌したとしても，「衝撃吸収シートを底部と略等しい大きさのものとすることは・・・従来周知である」とはいえない。しかも，本願発明の「衝撃吸収シート」は，引用発明の「クッションシート」とが異なる機能を有するものであるから，変換し得るようなものではなく，引用発明に周知技術１を適用しても，単にクッションシートが底部と略等しい大きさに設定されるだけにすぎないから，相違点１に係る本願発明の構成に，当業者が容易に想到し得るものではない。()審決は，相違点２について，「履物の技術分野において，踵部分に配設する2弾性片として空気封入弾性片を用いることは・・・従来周知である。・・・また，引用発明の衝撃吸収シート片３として空気封入弾性片を採用することを阻害する特段の事情も見当たらない。よって，引用発明に上記周知技術２を適用し相違点２に係る本願発明の構成とすることは，当業者が必要に応じて適宜なし得る程度の事項にすぎない。」（４頁２０ないし２９行目）と認定判断したが，誤りである。引用発明の「衝撃吸収シート片」に対して周知技術２を適用することは，当業者にとって容易ではない上，仮に適用することができたとしても，それは，クッションシートの下において，踵相当箇所にクッションシートを重層構造に配設したものとなるにすぎず，本願発明のように衝撃を吸収する衝撃吸収シートと弾性を有する空気封入弾性片との積層構造とはならないから，「底部の衝撃吸収性及び踵の弾力性」の発揮という本願発明の有する効果を発揮することができない。()審決は，相違点３について，「地下足袋の技術分野において，アッパー爪先3部にクッション材を設けることは従来周知であり，また，その具体的な設置個所についても様々なタイプがすでに知られている」（４頁３１ないし３３行目）とし，「本願発明において，クッション材の装填箇所をアッパー爪先部の胛被と被せ布との間と限定することに格別の技術的意義は認められないから，結局のところ，引用発明において，上記の周知技術３に接した当業者が，相違点３に係る本願発明の構成とすることに格別の困難性はないというべきである。」（同頁下から２行目ないし５頁３行目）と認定判断したが，誤りである。
本願発明のクッション材と，審決が挙げた周知例に係る緩衝シート，弾性材又はクッション材とは，そもそもその機能が相違するものであるから，引用発明に，周知技術３を適用しても，相違点３に係る本願発明になることはない。したがって，当業者が，引用発明及び周知技術３に接しても，相違点３に係る本願発明の構成とすることは困難である。
４取消事由４（作用効果についての判断の誤り）
審決は，作用効果について，「本願発明の作用効果も，引用発明及び上記周知技術１乃至３から当業者が予測できる範囲のものにすぎない。」と判断したが，上記のとおり，本願発明と引用発明との構成が異なり，しかも，引用発明及び周知技術から容易に想到し得るものでもない以上，作用効果についての審決の判断も誤りである。
第４被告の主張
審決の判断は正当であり，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
１取消事由１（拒絶理由通知の欠如）に対して
原告は，本件審決が，本件拒絶査定の備考欄において言及した本件拒絶理由通知中の引用文献３を引用して拒絶審決を行ったのではないことを論難しているが，本件拒絶査定の備考は，本件意見書における引用文献３に係る原告の主張に対して，参考のために付記されたものにすぎず，本件拒絶査定の理由は，本件拒絶理由通知の拒絶理由に基づくものである。
また，原告は，本件意見書及び本件審判請求の請求の理由において，本願発明と引用文献２（引用刊行物）に記載される発明とを全体構成の観点から個別に対比させて検討を行っている。しかも，引用文献２は，わずか３頁の特許公開公報にすぎず，請求人である原告自身が出願したものであるから，その内容については当然熟知していたはずである。
こうした事情にかんがみれば，本件拒絶理由通知及び本件拒絶査定において，仮に引用文献２（引用刊行物）についての言及が若干足りなかったとしても，実質的に通知はなされているといえるから，本件審決の判断がいわゆる不意打ちでないことは明らかである。
２取消事由２（相違点の看過）に対して
()原告は，本願発明の「衝撃吸収シート」とは，衝撃エネルギーを吸収するも1のであり，衝撃を受けると素早く変形し，ゆっくり元の形に復元することで衝撃を吸収する特性を有するものであると主張する。


しかし，原告主張の事実は，特許請求の範囲に何の記載もなく，また，「衝撃吸収シート」なるものが上記特性を有することが自明であるとか，「衝撃吸収」という用語が上記のような特性を一義的に意味することが技術常識であるともいえない。一方，引用発明の「クッションシート４」が，本願発明の「衝撃吸収シート」と同様の衝撃吸収機能を有することは，「クッションシート４」の素材が，本願発明の「衝撃吸収シート」の素材と極めて類似していることからも裏付けられる。()引用発明の「衝撃吸収シート片３」は，引用刊行物の段落【００１０】によ2れば，「ゴム系，合成樹脂系或いは繊維系等種々の衝撃吸収シート」であって，これが弾性を有することは自明であるから，「弾性片」と認定して差し支えない。また，本願発明の「空気封入弾性片」は，その名のとおり弾性片の一種であり，これもまた，当然に「弾性片」と認定することができるのであるから，両者を「弾性片」の限りで一致するとした審決の認定に誤りはない。()上記(   )()に照らせば，相違点１及び２の認定にも，誤りがない。312３取消事由３（相違点についての判断の誤り）に対して本願発明の「衝撃吸収シート」や引用発明の「衝撃吸収シート」等が，原告の主張するようなものでないことは，上記２のとおりであるから，相違点１，２について容易想到でないとする原告の主張は，その前提において誤りである。そして，相違点３について容易想到でないとする原告の主張も，根拠がなく，誤りである。
４取消事由４（作用効果の判断の誤り）に対し
審決が一致点及び相違点についてした認定判断並びに本願発明の作用効果についてした判断に，誤りはない。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（拒絶理由通知の欠如）について
()原告は，審決が拒絶理由通知とは異なる拒絶理由に基づいて審判を行ったの1に，新たに拒絶理由通知を行わなかったから，手続上の瑕疵があると主張する。まず，本件出願に関する審査及び審判の経緯についてみると，以下のとおりである。
ア審査官は，本件出願に対し，平成１５年８月１日付けで本件拒絶理由通知をしたが，その拒絶理由通知書の「理由」欄には，次の記載がある（甲３）。「この出願の下記の請求項に係る発明は，その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて，その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
記（引用文献等については引用文献等一覧表参照）
・請求項１
・引用文献等１～４
・備考
引用文献１（特に，段落【００１９】を参照）には，アッパーの底部に接地底を取付けてなる地下たびであって，アッパー爪先部にクッション材を装填した地下たびが記載されている。引用文献２～４には，履物の底部に衝撃吸収部材を配設する点が記載されている。（特に，空気封入弾性片として，引用文献４を参照）
・請求項２～５
・引用文献等１～５
・備考
引用文献５には，少なくとも２層からなる衝撃吸収シートが記載されている。・・・
引用文献等一覧
１．特開平８－２１４９０２号公報（判決注：本訴甲４。周知例３）２．特開平１１－１２７９０１号公報（判決注：本訴甲５。審決では引用刊行物）３．実願平３－１７５９９号（実開平４－１１２６０６号）のマイクロフィルム（判決注：本訴甲６。周知例１）
４．実願昭６３－７５８７４号（実開平１－１７９５０５号）のマイクロフィルム（判決注：本訴７。周知例２）
５．特開平１０－４２９０７公報（判決注：本訴８）」イ原告は，平成１５年１０月１０日付けの手続補正書（甲９）で，本件補正により，補正前発明の特許請求の範囲の「底部に衝撃吸収シートを介在させると共に」の部分を「底部にこれと略等しい大きさの衝撃吸収シートを介在させると共に」と補正するとともに，同日付けの意見書（甲１０）を提出した。意見書において，原告は，引用文献２（引用刊行物）について，次のとおり意見を述べている。
「３）これに対し審査官の引用された５件の引用文献の内容は，下記の通りです。引用文献１（特開平８－２１４９０２号公報）a
・・・・・・
引用文献２（特開平１１－１２７９０１号公報。判決注：引用刊行物）bこの発明は，『アッパーと接地底の間であって，接地底側の踵相当箇所に衝撃吸収シート片を配置すると共に，同じアッパー側の踵から土踏まず付近にかけてクッションシートを配置し，これらを一体的に接合してなる地下たび』に係るものです。」（２頁８ないし１７行目）
・・・・・・・・
「４）そこで本願発明と上記５件の引用文献とを比較すると，これらの引用文献には，本願発明で対象とする『祭用地下たび』を，目的とするか若しくはこれを意識したものではない点がまず挙げられます。
そしてこの目的の違いは，以下に述べる構成の違いに如実に表れています。
引用文献１a
・・・・・・
引用文献２b
踵部における衝撃吸収性をねらったもので，本願発明の『祭用地下たび』のように底全体の衝撃吸収性をねらったものではない。」（２頁３１ないし４０行目）
‥‥‥‥
「５）さらに個々の引用文献を精査しても本願発明を想起させるものではありません。まず引用文献１は，‥‥‥‥・a
次の引用文献２は，本願発明と同じ地下たびを対象とするものですが，この発明は専らb踵部の衝撃吸収性をねらったもので，本願発明のように，底全体の衝撃吸収性を高めるものではありませんし，勿論本願のような空気封入弾性片を用いるものでもありません。この点について明確にするため，下記の参考図（判決注：本件明細書の図２）を付しますが，本願は衝撃吸収シート３を底と略等しい大きさを設けると共に，踵部においては接地底２と衝撃シート３との間に空気封入弾性片４を介在させているため，接地底２を通して大地から受ける衝撃を，空気封入弾力片で緩和させ，なおかつこの上面の衝撃吸収シート３で吸収し，足にやさしい構成となっています。また空気封入弾力片４の上面には衝撃吸収シート３が位置するため，踵部における安定感が得られると共に踵部の違和感がなく感触を損ねないという特徴を有しています。」（３頁１１ないし２４行目）


ウこれに対し，審査官は，平成１６年２月１６日付けで，「この出願については，平成１５年８月１日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって，拒絶をすべきものである。なお，意見書並びに手続補正書の内容を検討したが，拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせない。」として拒絶査定をした。なお，その備考欄には，原告の意見書中の引用文献３（周知例１）に対して，次のとおり，審査官の見解が示されていた。
「出願人は，意見書にて，『引用文献３（判決注：本訴６。周知例１）は，踵部のクッション性と装飾を付与することを目的とするもので，靴底全体の衝撃吸収をねらったものではない』旨主張する。
しかしながら，引用文献３の「衝撃吸収７は，・・・例えばＥＶＡ，ＰＶＣ，ゴムあるいは発泡材等でクッション性に優れたものであれば任意であり何等限定されない。そして表面１’上に軟質状ライナー８が備えられる。」（段落【００１４】参照），「軟質状ライナー８は，上記本底１の表面形状と同一形状にＥＶＡ，ＰＶＣ，ゴム等をもって形成され，その肉厚は任意である。」（段落【００１５】参照），「従って，図２，図３に示すように踵部３は衝撃吸収材７と軟質状ライナー８との重層構造となり」（段落【００１６】参照），及び「本考案は，・・・踵部空洞内の衝撃吸収材が踵にかかる衝撃を軟質状ライナーと共に，緩和するため大変クッション性に優れている。」（段落【００２２】参照）等の記載事項からみて，引用文献３に記載される軟質状ライナー自体が衝撃吸収作用を有することは明らかであり，また，軟質状ライナーは，本底の表面状と同一形状に形成されていること，すなわち，底部にこれと略等しい大きさであることから，当該軟質状ライナーにより靴底全体の衝撃吸収作用を有することは明らかである。
してみると，出願人の上記主張を採用することはできず，また，引用文献３に記載された履物の底部における衝撃吸収に係る技術的事項を引用文献１に記載された発明に適用できないとする特段の事情も見当たらないことから，請求項１～５に係る発明は，上記拒絶理由通知書に示した各引用文献に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明することができたものと認められる。」
エ原告は，平成１６年３月２３日，本件審判請求をし，その審判請求書（甲１２）では，本件拒絶理由及び本件拒絶査定の認定判断を前提として，以下のとおり，引用文献１ないし５の技術内容を摘示して，本願発明と各引用文献とを対比し，本願発明が容易想到とはいえないことを論じた。
「２．引用文献の説明
これに対し審査官の引用された５件の引用文献の内容は，次の通りである。
１）引用文献１（特開平８－２１４９０２号公報）
・・・
２）引用文献２（特開平１１－１２７９０１号公報）
この発明は，『アッパーと接地底の間であって，接地底側の踵相当箇所に衝撃吸収シート片を配置すると共に，同じアッパー側の踵から土踏まず付近にかけてクッションシートを配置し，これらを一体的に接合してなる地下たび』に係るものである。」（４頁５ないし１６行目）
・・・
「３．本願発明と引用文献の比較，検討
本願発明と上記の引用文献と比較，検討すると，これらの引用文献は，本願発明で対象とする『祭用地下たび』を目的とするものではなく，これを意識するものではない。そしてこれらと本願発明との間には，以下に述べるように明白な構成の違いがあり，双方の技術には共通性が認められず，これらを結びつけて解釈することに無理がある。以下，この点について詳述する。
１）引用文献１について
・・・
２）引用文献２について
この引用文献は，上記引用文献１と同様地下たびを対象とするものであるが，踵部における衝撃吸収をねらったもので，本願発明のように底全体の衝撃吸収を達成するものではなく，両者を同一視することはできない。」（５頁１ないし１６行目）オ審決は，上記第２の３()のとおり，本願発明は，引用発明及び周知技術に2基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとした。()そこで，上記認定した経緯をふまえ，本件の審査及び審判における進歩性判2断の内容について，考察する。


「引用文献１（特に，段落【００１９】を参アまず，本件拒絶理由通知における照）には，アッパーの底部に接地底を取付けてなる地下たびであって，アッパー爪先部にクッション材を装填した地下たびが記載されている。引用文献２～４には，履物の底部に衝撃吸収部材を配設する点が記載されている。（特に，空気封入弾性片として，引用文献４を参照）」（上記()ア参照）との記載によると，補正前発明と引用文献１（周知例３）の段1落【００１９】に記載の発明とでは，「アッパーの底部に接地底を取付けてなる地下たびであって，アッパー爪先部にクッション材を装填した地下たび」との構成において一致し，補正前発明と引用文献２ないし４記載の発明とでは，「底部に衝撃吸収シートを介在させると共に」との構成において一致し，補正前発明と引用文献４記載の発明とでは，「踵部の衝撃吸収シートと接地底との間に空気封入弾性片を介在させ」との構成において一致することを認定し，これを前提に，補正前発明が当業者に容易に想到し得るものであるとしたことが認められる。イ引用文献２（引用刊行物）には，次の記載がある。(ｱ)「本発明はこのような地下たびにおいて，アッパー１と接地底２の間であって，接地底２側の踵相当個所換言すれば踵に最も力が加わる個所に，衝撃吸収シート片３を配置すると共に，同じくアッパー１と接地底２との間であって，アッパー１側の踵から土踏まずにかけてクッションシート４を配置し，これらを一体的に接合して介在させたものである。」（段落【０００８】）(ｲ)「このように構成した本発明の地下たびは，作業時や歩行時に踵に加わる力を衝撃吸収シート片３によって吸収させることができるため，強い力がかかったときでも足に衝撃を受けることがなく，しかもこの上側に位置するクッションシート４存在により踵部の安定性が得られ，同時に足に対する違和感を与えることがない効果を有している。又，本発明では衝撃吸収シート片３を，踵相当個所にのみ配置させたため，接地底２全体を厚くしたり硬くしたりすることがなく，地下たび本来の軽快感を損ねるようなことはない。」（段落【０００９】）(ｳ)「本発明に使用する衝撃吸収シート片３としては，ゴム系，合成樹脂系或いは繊維系等種々の衝撃吸収シートを踵相当個所に見合う形状に裁断したものが使用できる。又クッションシート４としては，各種の合成樹脂発泡シート，ゴムシートや不織布シートを使用することができる。そしてこれらの接地底２又はアッパー１への接合には，適宜の接着剤を用いて行うことができる。」（段落【００１０】）(ｴ)【図２】には，衝撃吸収シート片３，クッションシート４及び接地底２の間の配置関係が示されている。
上記記載によると，引用文献２（引用刊行物）には，底部に配設されるものとして，「衝撃吸収シート片３」，「クッションシート４」及び「接地底２」が示されているところ，「衝撃吸収シート片３」は，「作業時や歩行時に踵に加わる力を衝撃吸収シート片３によって吸収させる」ものであるのに対し，「クッションシート４」は，「踵部の安定性が得られ，同時に足に対する違和感を与えることがない効果を有」するものとされている。審決が，「引用文献２～４には，履物の底部に衝撃吸収部材を配設する点が記載されている。」と記載するのみで，「衝撃吸収シート片」と「クッションシート」との相違に言及していないことからすると，引用文献２（引用刊行物）の「衝撃吸収シート片３」が補正前発明の「衝撃吸収シート」に相当すると認定したものと推認され，後記のとおり，原告も，そのように理解していると主張するところである。
ウ補正前発明の「衝撃吸収シート」は，大きさに限定がなかったから，踵部に存在する引用文献２（引用刊行物）の「衝撃吸収シート片３」と対応させることで格別の問題がなかったところ，原告は，「底部に衝撃吸収シートを介在させると共に」を「底部にこれと略等しい大きさの衝撃吸収シートを介在させると共に」と補正するとともに，本件意見書において，引用文献２記載の発明（引用発明）について，「踵部における衝撃吸収性をねらったもので，本願発明の『祭用地下たび』のように底全体の衝撃吸収性をねらったものではない。」などと述べた。エ上記のとおり，踵部に存在する引用文献２（引用刊行物）の「衝撃吸収シート片３」では，その大きさにおいて，本願発明の「底部にこれと略等しい大きさの衝撃吸収シート」と異なることとなっていたが，審査官は，この点について触れることなく，本件拒絶理由通知に記載した理由と同じ理由によって，本件出願につき拒絶査定をした。本件拒絶査定の備考欄には，引用文献３（本訴の周知例１）についての記載はあるが，引用文献２（本訴の引用刊行物）についての記載はない。オ原告は，本件審判請求に係る請求書において，本件意見書と同様に，引用文献２（引用刊行物）について，「この引用文献は，・・・踵部における衝撃吸収をねらったもので，本願発明のように底全体の衝撃吸収を達成するものではな」いなどと述べた。
カ審決は，引用刊行物（引用文献２）を主引用例とした上で，本願発明と引用発明との対比において，「『クッションシート４と接地底２との間であって接地底２側の踵相当個所』は，『踵部の衝撃吸収シートと接地底との間』に・・・相当する。」（３頁１０ないし１３行目）とし，「引用発明の『クッションシート４』は，上記記載事項（ｄ）によれば，各種の合成樹脂発泡シートやゴムシート等であることから，本願発明の『衝撃吸収シート』と同様の機能を有することは明らかであり，これに対応するものといえる。」（同頁１４ないし１７行目）とし，「さらに，引用発明の『衝撃吸収シート片３』は，その機能及び形状からみて，本願発明の『空気封入弾性片』と，弾性片の限りで一致する。」（同頁２４ないし２５行目）とし，本願発明と引用発明との対比をした。
()上記認定の事実によると，以下のとおり，認められる。3①審査段階においては，引用文献２（引用刊行物）の「衝撃吸収シート片３」が補正前発明の「衝撃吸収シート」に相当し，補正前発明の「空気封入弾性片」に相当するものが引用文献４に記載されているとされていた。原告は，本件補正をした上，引用文献２（引用刊行物）記載の発明が「踵部における衝撃吸収性をねらったもの」であるとして，引用文献２の「衝撃吸収シート片３」と本願発明の「衝撃吸収シート」の技術的意義の相違を論じた。
②拒絶査定においては，これに対する応答はなかった。③審決においては，引用刊行物（引用文献２）の「クッションシート４」が本願発明の「衝撃吸収シート」に相当するとし，また，引用文献４に代えて引用刊行物（引用文献２）の「衝撃吸収シート片３」が本願発明の「空気封入弾性片」に相当するものとしたことが認められる。


したがって，審査段階では，引用文献２（引用刊行物）の「衝撃吸収シート片３」が補正前発明の「衝撃吸収シート」に相当し，補正前発明の「空気封入弾性片」に相当するものが引用文献４に記載されていると認定していたところ，審決では，引用刊行物（引用文献２）の「クッションシート４」，「衝撃吸収シート片３」がそれぞれ本願発明の「衝撃吸収部材」，「空気封入弾性片」に相当するとしているのであって，引用文献２（引用刊行物）から把握される技術内容を変更したものである。
このように，引用例としては同一であっても，そこから把握する技術内容を変更することは，その限りにおいて，本願発明と対比されるべき公知技術の内容を変更するものであり，出願人である原告には，新たな引用発明を前提として，意見陳述の機会を与えなければならなかったものというべきであるから，拒絶理由通知を行うことなくされた審決は，特段の事情がない限り，特許法１５９条２項の準用する同法５０条の規定に違反するものというべきことになる。()そこで，審決の上記違法が本件の具体的な事情の下において審決を取り消す4べき場合に該当するか否かを検討する。
アまず，本件拒絶理由通知における拒絶理由は，前記()アのとおり，「引用2文献１～４に記載された発明に基づいて容易に発明することができた」ということに尽き，本件拒絶査定でも同趣旨であり，「引用文献３に記載された発明に基づき容易に発明することができた」という趣旨の本件拒絶査定の備考欄の記載は，本件意見書で示された原告の意見にかんがみて，付加されたものにすぎないから，引用文献を限定したとはいえず，本件拒絶査定の理由は本件拒絶理由通知に記載された引用文献を変更したものでも，また，逸脱したものでもないということができる。イしかしながら，上記()で判示したように，本件拒絶査定においては，引用3文献２（引用刊行物）について何ら言及することなく，備考欄でも引用文献３（周知例１）を中心として拒絶すべき理由を説明していることなどをみると，審査段階では，引用文献２（引用刊行物）を引用文献として掲げながらも，審査官は，引用文献２（引用刊行物）を実質的には拒絶理由としておらず，このため，引用文献２（引用刊行物）を主引用例とする審決については，出願人である原告に意見・反論等の機会が実質上十分に与えられなかったなど，具体的な不利益を生じている疑念が生じるので，吟味することとする。
本願発明の構成についてみると，本件明細書によれば，本願発明の祭用地下たびは，底部に衝撃吸収シート，これと接地底との間に空気封入弾性片を介在させ，かつ，アッパー爪先部にクッション材を装填すること等という簡素なものであり，その材質は，衝撃吸収シートは「ゴムや合成樹脂或いはそれらの発泡材料等」が，空気封入弾性片は「合成樹脂シート」が，クッション材は「ゴム，合成樹脂又は不織布等」が用いられるというのであるから，材質等に格別のものが使用されているというわけでもなく，また，発明の効果も，「本発明は以上詳述した如き構成からなるものであるから，祭用地下たびとして要求される軽快性，軽量性及び外観を維持しつつ，底部の衝撃吸収性及び踵の弾力性を十分発揮させ，かつ，爪先部の保護も同時に可能としたもの」（本件明細書の段落【００１７】）であるところ，拒絶理由通知に掲記された引用文献１～４も，程度の差こそあれ，いずれも類似した構成の履物であって，各構成について比較対比するについて，格別の困難があるとは考えられない。
しかも，原告は，上記認定判示したように，本件意見書（前記()イ）において，1引用文献２（引用刊行物）に関して意見・反論をしており，また，審判請求書（前記()エ）においても同様であるほか，本願発明と引用文献２（引用刊行物）との1比較検討もしており，本件における原告の取消事由２，３に関する主張と比較検討しても，実質的に必要なところは論じ尽くしているとみることができ，原告に具体的な不利益が生じていたとは認められない。
のみならず，原告の主張は，本願発明の「衝撃吸収シート」が格別の衝撃吸収機能を有していることなどを根拠とするものであるが，後に判示するように，原告の主張する根拠が認められないことから考えても，拒絶理由通知に記載された拒絶理由と拒絶査定で用いられた拒絶理由とは，基本的に近似した関係にあると認められるから，原告の主張は，この点からも失当である。
()以上によれば，審決の上記違法は本件の具体的な事情の下において審決を取5り消すべき違法はないということができるから，原告主張の取消事由１は理由がない。
２取消事由２（相違点の看過）について
原告は，審決が，本願発明と引用発明とが，「アッパーの底部に接地底を取付けてなるものであって，底部の少なくとも踵から土踏まずにかけて衝撃吸収シートを介在させると共に，踵部の衝撃吸収シートと接地底との間に弾性片を介在させ，かつアッパー爪先部の胛被に被せ布を設けた祭用地下たび」である点で一致すると認定したことについて，いくつかの点で誤りがあると主張する。()まず，原告は，本願発明の「衝撃吸収シート」は衝撃エネルギーを吸収する1もので，衝撃を受けると素早く変形し，ゆっくりと元の形に復元することで衝撃を吸収する特性を有するものであるのに対し，引用発明の「クッションシート」は衝撃を受けた場合に反発しながら徐々に衝撃を受けた部分が局部的に変形して衝撃力を分散させていくものであり，その機能が全く異なるものであると主張する。しかしながら，原告の主張する本願発明の「衝撃吸収シート」がその用語から来る意義以上にいかなる機能，特性を有するかについては，特許請求の範囲に何の言及もなく，また，本件明細書の記載を参照しても，「衝撃吸収シート」が，その材質について「ゴムや合成樹脂或はそれらの発泡材料等」（段落【０００９】）とするほかは，衝撃を吸収するという用語から来る機能を有すること以上に，格別の記載はない。そして，「衝撃吸収シート」なるものが原告の主張するような機能，特性を有することが自明であるとか，「衝撃吸収」という用語が原告主張のような機能，特性を意味することを認めるような証拠もない。
なお，甲１８は，平成１８年１０月ころ発行の「三進興産株式会社」という会社の取り扱う高分子化合物商品のカタログであり，それには原告が主張する表現と類似する「外圧を受けると素早く変形し，ゆっくりと元の形に復元することで衝撃を吸収する」などという表現が用いられているが，そのような表現を裏付ける記載については，「粘弾性高分子化合物」などというほか，格別の記載がなく，「衝撃吸収」ないし「衝撃吸収シート」との間でどのような物質上，構造上の共通性があるのか，全く不明であり，そもそも，上記カタログは，本件出願日後に作成されたものであるから，本件において公知技術あるいは周知技術を推知する資料とはなり得ない。


また，甲２８は，平成８年８月発行の化学の専門誌であり，新素材である「衝撃吸収ゲル」が「運動靴の衝撃吸収部品として採用され，その優れた機能を発揮することができ，市場での地位を得た」（５０５頁左欄１１ないし１３行目）との記載があるが，上記のとおり，本願発明の「衝撃吸収シート」は，その材質が「ゴムや合成樹脂或はそれらの発泡材料等」としているのみであって，新素材「衝撃吸収ゲル」を包含することを示唆する記載は見当たらない。
他方，引用発明の「クッションシート４」についても，その明細書（甲５）を見ても，その配置や大きさ等に関する説明があるほか，その材質について，本願発明の「衝撃吸収シート」の材質と同様に，「各種の合成樹脂発泡シート，ゴムシートや不織布シート」（段落【００１０】）とするのみで，その機能について，原告の主張するような「反発しながら徐々に衝撃を受けた部分が局部的に変形して衝撃力を分散させていく」ということを裏付け又は示唆するような記載はない。そうすると，本願発明の「衝撃吸収シート」と引用発明の「クッションシート」とは，同様の衝撃吸収機能を有することが認められる。原告の主張は採用することはできない。
()原告は，本願発明の「空気封入弾性片」は内部に空気を封入して弾性を有す2る変形可能なものであるのに対し，引用発明の「衝撃吸収シート片３」は反発することなく素早く変形し，ゆっくり元の形に復元することで衝撃エネルギーを吸収するものであるから，両者は明らかに相違すると主張する。しかしながら，審決は，本願発明の「空気封入弾性片」と引用発明の「衝撃吸収シート片３」が「弾性片」であるとする限度で一致していると認定し，本願発明の「空気封入弾性片」が空気が封入されたものであることについては，これを相違点と認定しているのであるから，審決の認定に原告主張のような誤りはない。なお，本願発明の空気封入弾性片は，その材質を「合成樹脂シート」としており（段落【００１３】），引用発明の「衝撃吸収シート片３」は，その材質を「ゴム系，合成樹脂系或いは繊維系等」としており（段落【００１０】），両者が共通して弾性を有することは明らかである。
()そして，原告は，審決が相違点１について「アッパーの底部に介在させる衝3撃吸収シートについて，本願発明では，底部と略等しい大きさのものであるのに対して，引用発明では，踵から土踏まずかけての大きさのものである点」で相違すると認定したことについて，本願発明の「衝撃吸収シート」と引用発明の「クッションシート」とが同じものであることを前提としているから，誤りであると主張し，さらに，相違点２については，「弾性片について，本願発明では空気封入弾性片であるのに対して，引用発明ではそのような特定がない点」で相違すると認定したことについて，本願発明の「空気封入弾性片」と引用発明の「衝撃吸収シート片」とが同じものであることを前提としているから，誤りであると主張する。しかしながら，上記()()に判示したとおりであるから，原告の主張は，その前12提において誤っており，採用することができない。
３取消事由３（相違点についての判断の誤り）
()原告は，審決が，相違点１について「履物の技術分野において，衝撃吸収シ1ートを底部と略等しい大きさのものとすることは，・・・従来周知である。そして，引用刊行物記載の祭用地下足袋においても足裏全体に衝撃吸収性をもたせることは，他の履物と同様，当然課題となり得るといえる。よって，引用発明に上記周知技術１を適用し相違点１に係る本願発明の構成とすることは当業者にとって容易に想到し得たことである。」と認定判断したことについて，本願発明の「衝撃吸収シート」は，原告の上記主張のとおりのものであるから，周知技術１を参酌したとしても，「衝撃吸収シートを底部と略等しい大きさのものとすることは・・・従来周知である」とはいえず，しかも，本願発明の「衝撃吸収シート」が引用発明の「クッションシート」とは異なる機能を有するものである以上，引用発明に周知技術１を適用しても，単にクッションシートが底部と略等しい大きさに設定されるだけにすぎないから，相違点１に係る本願発明の構成に，当業者が容易に想到し得るものではないと主張する。
しかしながら，原告の上記主張は，本願発明の「衝撃吸収シート」が引用発明の「クッションシート」とは異なる機能，特性を有することを前提とするものであり，前提において誤っており，採用することはできない。
()原告は，審決が，相違点２について「履物の技術分野において，踵部分に配2設する弾性片として空気封入弾性片を用いることは・・・従来周知である。・・・また，引用発明の衝撃吸収シート片３として空気封入弾性片を採用することを阻害する特段の事情も見当たらない。よって，引用発明に上記周知技術２を適用し相違点２に係る本願発明の構成とすることは，当業者が必要に応じて適宜なし得る程度の事項にすぎない。」と認定判断したことの誤りを主張する。まず，原告は，引用発明の「衝撃吸収シート片」に周知技術２を適用することが想到容易ではないと指摘するが，周知技術２は，引用発明と同じように，運動性を重視した靴のクッションに関するものであり，周知技術２を想起することも，これを引用発明に適用することも適宜なし得る程度の事項にすぎない。また，原告は，仮に適用することができたとしても，それは，クッションシートの下に，同じようなクッションシートを重層構造に配設したものとなるにすぎず，本願発明のように衝撃を吸収する衝撃吸収シートと弾性を有する空気封入弾性片との積層構造とはならないから，「底部の衝撃吸収性及び踵の弾力性」の発揮という本願発明の有する効果を発揮することができないと主張するが，上記判示に照らせば，本願発明の構成によって「底部の衝撃吸収性及び踵の弾力性」が発揮されるという顕著な作用効果があるという原告の主張がそもそも認められないから，原告の主張は採用することができない。仮に，本願発明に原告の主張するような作用効果があるいうのであれば，引用発明に周知技術２を適用したものも同じような構成を有するということになり，原告の主張は失当である。


主                  文
１被告は原告に対し，１３９７万１８３２円及びこれに対する平成９年８月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２原告のその余の請求を棄却する。
３訴訟費用はこれを１０分し，その１を原告の負担とし，その余を被告の負担とする。
４この判決は，１，３項に限り仮に執行することができる。
事実    及び    理由
第１請求
被告は原告に対し，１５４１万３１４７円及びこれに対する平成９年８月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は原告が被告に対し不法行為に基づく損害の賠償及びこれに対する不法行為の終了時から支払済みまで民法所定の年５分の遅延損害金の支払いを求める事案である。
１争いのない事実
被告は，商品先物取引の受託業務を目的とする株式会社で，東京工業品取引所等の商品取引員である。
平成８年１０月ころ及び１１月１１日，被告従業員のＡが原告に電話して先物取引の勧誘である旨を告げ，原告の勤め先を訪問し，パラジウムの先物取引を勧めた。
原告は，Ａの勧めに応じて，平成８年１月１４日，被告に対し，本件取引委託証拠金７４万２５００円を預託してパラジウム（９７年１０月限）１５枚を買建てして先物取引を開始し，以後，平成９年８月６日まで先物取引を続けたが，昀終的に１３４１万３１４７円の損失を被った。
２争点
(1)本件先物取引の不法行為性に関する原告の主張と被告の認否は次のとおりである。
ア説明義務違反
(ア)原告の主張
Ａは，原告に対し，先物取引の仕組みや危険性について十分な説明をしなかった。
(イ)被告の認否
否認する。
平成８年１１月１１日，Ａは原告に対し，図面を書いて取引方法を説明し，予測が外れた場合の売買対処説明書も説明し，原告から先物取引の危険性，投機性を十分に理解した旨の受領書，約諾書等の交付を受けた。原告は初回取引の際に被告が行ったアンケートに対しても，先物取引の投機性，元本保証がないことを知っている旨回答するなどしている。また，原告は株式取引の経験もあった。
イ断定的判断の提供
(ア)原告の主張
Ａは原告に対し，ロシアのパラジウム鉱山が労働者のストで輸出されていないので，間違いなく値段が上がる，絶対あがる，絶対大丈夫などと断定的判断の提供を繰り返した。
(イ)被告の認否
否認する。
Ａは，パラジウムの主産地であるロシアの政情不安により生産が減少し，相場が上がるという相場観は示したが，断定的判断の提供はしていない。また，原告は，昀悪でも投資額５０万円をあきらめれば済むと言っており，Ａの提供する情報が必ず的中するとは考えていなかった。従って，仮に断定的判断の提唱があったとしても，原告は昀悪の事態も予測して取引を行っている。
ウ新規委託者保護規定違反
(ア)原告の主張
新規委託者の保護育成の見地から，受託業務管理規則は，委託者について，３か月の熟慮期間を定め，制限建て玉枚数（原則２０枚）の範囲内においてこれを行うこととするのが一般的である。ところが，本件においては，１月２０日に２５枚，２７日に５０枚，２月３日に７５枚，７日に２００枚，１２日に３００枚，１３日に４５０枚，１４日には４７５枚と膨大な数量の建て玉がなされており，新規委託者保護規定に違反する。
(イ)被告の認否
被告の内規として，受託業務管理規則があることは認めるが，同規則違反の主張は否認する。
同規則は，習熟期間が３か月未満の委託者の建て玉を一律に２０枚に制限するものでなく，目安に過ぎないものであって，本人の希望により，社内審査で相当と認められれば，２０枚を超える取引をすることもできる。本件においても，原告の希望により，適正な社内審査によって許可されたものであって，違反の事実はない。
エ過大な建て玉
(ア)原告の主張
本件では，昀大で４７５枚の建て玉がなされており，原告の資産状況や経験に照らして不相当に過度な取引である。
(イ)被告の認否
１委託者当たりの建て玉制限は，各商品取引所の市場管理基本要綱に定められており，東京工業品取引所はパラジウムについて，１番限月２０枚，２番限月５０枚，その他１限月当たり２００枚と定められていた。当時，パラジウムは７限月制であったから，１委託者当たりの建て玉制限枚数は１０７０万円であった。したがって，原告の昀大建て玉が４７５枚であったことは事実であるが，建て玉制限には違反していない。
オ利乗せ満玉
(ア)原告の主張
利益を生じた顧客に対し，利益を証拠金に振り替えさせて証拠金の限度いっぱいまで建て玉を拡大させると，いずれは予想に反した値動きとなり，これまでの利益を一度に失うとともに，多額の損失を被る結果となるのであって，かかる利乗せ満玉は客殺し商法として許されない。
ところが，本件では，原告が利益金の返還を求めたにもかかわらず，これを無視して証拠金に振り替え，建て玉を拡大した結果，２月１４日の暴落で原告にそれまでの利益を喪失させ，多額の損害を被らせた。
(イ)被告の認否
利乗せも，満玉も，広く行われている取引であって，これを禁止する法令，規則は存在しない。
原告は，２月１４日の暴落を指摘するが，同日直ちに全て決済していれば，値洗い損と委託手数料及び実質入れ金額を控除してもまだ３４９万１４９９円が利益金となっていた。
したがって，利乗せ満玉の取引手法そのものが悪いわけではない。むしろ，原告は，本件取引の危険性を当初から知りながら，自ら利益を求めて新たな入金をし，取引を拡大していったのである。
カ無断売買
(ア)原告の主張
Ａは，原告の個別の承諾を得ることなく，２月１２日に３００枚，１３日に４５０枚と，膨大な数量の買い玉を建てたのであって，商品取引法の無断取引の禁止規定に違反する。
(イ)被告の認否
否認する。原告主張の売買はいずれも原告の注文に基づいてなされたものである。
むしろ，原告は，取引の後，被告から「報告書及び計算書」の送付を受けても異議の申出をせず，また，２月１７日には残高照会回答書に相違ない旨の署名押印をしている。
キ仕切り拒否
(ア)原告の主張


原告は，何度となく繰り返し仕切りを求めてきたが（ことに２月１２日以降），Ａがこれを無視した結果，原告は多額の損害を被った。これは，省令４６条１０号に違反する。
(イ)被告の認否
否認する。
原告は，平成９年８月６日に取引を終了しているが，被告から送付された同年同月１１日付の残高照合確認書の内容を確認した上で回答書に署名押印している。
また，原告は，同年９月１日には，本件取引の不足金１万７２６３円を被告の銀行口座に任意に振り込んで支払っているのであるから，結果について不満があったとしても，自己責任を十分自覚して本件取引を行ったとみるべきである。
ク両建て
(ア)原告の主張
両建てとは，同一商品について，買い玉と売り玉を同時に建てる取引をいう。
両建ては，無意味であるばかりか，手数料が２倍必要になり，また，建て玉数が増大し，より高額の損を被る契機となる等顧客の利益を害することが明らかである。さらに，両建てをした後，それをはずして利益に導くことは至難の技であり，一般投資家には不可能である。両建て後，委託者は外務員の判断に依存せざるを得ないのであって，両建ては主体的取引を著しく困難にし，外務員による委託取引の支配に導くものであり，両建てを勧誘すること自体が違法である。ところが，被告は，２月１４日の暴落後，同月１７日，買い玉１００枚，売り玉１００枚の両建てを勧誘し，無用な証拠金等を拠出させた。
(イ)被告の認否
両建てそのものを禁止する規定はなく，同時両建て，常時両建ての状況，因果玉の放置等の両建てが不適正であるに過ぎないところ，本件両建ては平成９年２月１７日と同年７月１７日の２回だけであって，これらは不適正な両建てには当たらない。
ケ無意味な反復売買（転がし）
(ア)原告の主張
受託業務指導基準は，委託者の理解が得られないままに過度の取引を勧めることを不適切な取引行為として禁止し，具体例として，①既存玉を仕切ると同時に売り直し又は買い直しを行うこと，②同一区域内の建て落ちを繰り返すこと，③委託者の意思に反する同時両建て又は引かれ玉を手仕舞いしないままでの両建て等を禁止事項としてあげている。
また，取引指示事項は，取引に関する不適切な行為として，委託者の十分な理解が得られないまま過度に取引を勧めることをあげ，事例としては，委託者の理解が得られない状態において，既存の建て玉を仕切ると同時に売り直し又は買い直し等を勧めたり，建て落ちを頻繁に繰り返して行わせることなどを指摘し，これらの行為を商品取引員の受託業務の適正履行義務に背くものであって，社会的信用の保持及び委託者保護に欠ける行為として厳に慎むことを規定している。農水省のチェックシステムによれば，特定の売買（売直し買直し，途転，日計り，両建玉，手数料不抜）の率を２０パーセント以下，売買回転率を月間３回以内，手数料化率を１０パーセント程度とする方向で指導するということになっていた（なお，売直し買直しとは，既存建て玉を仕切り，同一日内に新規に売直し，買直しを行うこと。途転とは，既存建て玉を仕切り，同一日内に新規に反対の建て玉を行うこと。日計りとは，新規に建て玉し，同一日内に仕切ること。両建玉とは，既存建て玉に対応させて反対建て玉を行うこと。手数料不抜とは，売買取引により利益が発生したものの，委託手数料を下回るため差引損になることをいう）。
ところが，本件売買の場合，これらの特定売買は３５回で，全取引回数（建て落ちをそれぞれ１回として計算する）６６回のうち５３パーセントを占める。
また，売買回転率（落ち玉回数÷取引日数×３０日）は３．７２であるが，平成９年２月１７日以降は既に建てられた建て玉の仕切りのみであって，それ以前に頻繁に取引がなされている。
さらに，手数料化率は５２パーセントである（手数料７０７万６０００円÷損害１３４１万３１４７円）。
以上のとおり，被告の取引は，無意味な反復売買（転がし）であることが明らかである。
(イ)被告の認否
否認する。
手数料稼ぎのために無意味な売買を行ったものではない。そもそも，農水省のチェックシステムに，原告のいうような，特定売買比率２０パーセント，手数料化率１０パーセント，建て玉回転率月３回程度という数値は存在しない。また，同チェックシステムは，個別の取引の適否を判断するためのものではなく，全商品取引員の平均特定売買比率と当該取引員のそれを比較し，受託業務全般の指導，監督を行うためのものであるから，個別事案の判断基準としては使うことができない。
(2)慰謝料
ア原告の主張
１００万円
イ被告の認否
争う。
(3)弁護士費用
ア原告の主張
１００万円
イ被告の認否
争う。
第３争点に対する判断
証拠によれば以下の事実が認められる。
１　原告について
原告は，昭和３５年２月生の独身男性であって，本件取引開始時（平成８年１１月１４日），３６歳であった（弁論の全趣旨）。高校卒業後，昭和５３年４月，aに入所し，b，c，dを経て，平成４年からcに勤務し，平成１２年から現在までaに勤務している。本件取引当時はcで係長をしていた（甲１０，弁論の全趣旨）。原告には不動産はなく，宿舎住まいであり，本件取引開始当時，普通預金残高は数万円で，自動車のローンと共済組合からの借入が若干あった（甲１２，原告本人）。本件取引当時の給与は手取りで月１８万数千円で，平成８年１２月の賞与は７８万数千円，夏の賞与は約５０万円であった（甲１２，原告本人）。原告は，平成元年から本件取引までの間に，電力会社，ガス会社，わかもと製薬，鹿島建設，任天堂などの銘柄の株を買ったことがあるが，本件取引当時は任天堂の株のみ保有していた。商品先物取引の経験は本件以前には全くなかった（甲１０，原告本人）。
２本件取引の経過について
証拠（甲１０，３２，乙４０の１・２，乙４３の１・２，証人Ａ，同Ｂ，原告本人〔ただし，乙４０の１・２並びに証人Ａ及び同Ｂについては，以下の認定に反する部分を除く〕及び以下に個別に掲げるもの）によれば，以下の事実が認められる。
(1)平成８年１０月


Ａは，名簿を見て先物取引の勧誘先として原告に目星をつけ，１０月３１日ころ，勤務先の原告に電話をし，一度だけ話を聞いてほしいと何度も頼むと原告が面談に応じたため，翌日ころ，昼休みに原告の勤務先を訪れた。Ａは原告に対し，被告会社の説明を簡単にし，新聞等の資料を示しながら，パラジウムは今が底値だから値が上がるなどと説明して，パラジウムの先物取引の勧誘をした。面談時間は３，４０分であった。
Ａは，この際，被告会社作成の「商品先物取引委託のガイド」（乙４）を交付することも，これを使って先物取引の仕組みや危険性などについて説明することもしなかった。
(2)平成８年１１月
１１月１１日，Ａが再度原告の勤め先を昼休みに訪ねた。原告は，Ａから，勤め出したばかりで営業成績を上げなければならないなどと泣きつかれると共に，パラジウムは今が底値でこれから必ず上がる，仮に値が下がってもストップ安の制度があるから安全である，勉強のつもりで５０万円ほど投資してほしいなどと勧誘されて，これに応じることにした。原告は，先物取引の仕組みや危険性について簡単な説明を受けると共に，被告会社作成の「商品先物取引委託のガイド」（乙４），受託契約準則，「予想が外れた場合の売買対処説明書」（乙５）の交付を受け，受領書に署名押印し（乙３），「先物取引の危険性を承知した上で，自分の判断と責任において取引を行うことを承諾する」旨記載された約諾書に署名押印した（乙１）。同日の面談時間は３，４０分であった。
そこで，原告は，持っていた任天堂の株式の一部を処分して（甲１３）委託証拠金７４万２５００円を捻出し，１１月１４日，パラジウムを１５枚買建てした（甲１の１，１４，乙３９の１）。
Ａは，このころ，被告の内部資料である「顧客カルテ」に，原告の年収は５００万円以上，住居は自宅，資産状況は「不動産５０００万円，有価証券５００万円，預貯金１０００万円」，株式投資の経験ありなどという，実際と異なる記載をして被告会社に提出した（乙３８）。
(3)平成９年１月２０日から２７日
その後約２か月の間，被告からは何の音沙汰もなかったが，１月２０日にＡから原告の勤め先に電話があり，パラジウムの値上がりにより利益が出ているので，建て玉の増加を勧められた。そこで，原告は，買い玉１５枚を仕切って得た利益金を証拠金に振り替えて２５枚を買い直した（甲１の１，乙３９の２・３）。更に，原告は，翌２１日に任天堂株２００株を処分することにより１月２４日に約１４８万円を入手し（甲１２，１５），１月２７日，その中から１２３万７５００円を申込証拠金として振り込んで２５枚を買増しした（甲１の２，乙３９の４）。これにより原告の建て玉は５０枚の買建てとなった。
(4)平成９年２月３日
原告は，買い玉５０枚を仕切り，その利益金で７５枚を買建てした（甲１の３，乙３９の５・６）。
(5)平成９年２月７日
原告は，両親に頼んで，父の退職金から３００万円を借り受け，申込証拠金３１４万５８８４円を振り込むと共に（甲１２），買い玉７５枚を仕切って手に入れた利益金も証拠金に振り替え，新たに２００枚を買い直した（甲１の４，乙３９の７ないし９）。
(6)平成９年２月１２日
原告は，有り金を全て先物取引に注ぎ込んでしまい，銀行の預金残高も２月７日にはマイナスになってしまったため，Ａに電話で全額払い戻してほしい，せめて半分でも戻してほしいと伝えたが，Ａは，まだ値上がりするので今仕切ると損だと言って原告の指示に従わなかった。Ａと押し問答になり，苛立った原告が「もういいです」と言うと，Ａは「買ってもいいんですね」と述べたため，原告は「勝手に言ってろ」と怒って電話を切った。
Ａは，原告に無断で，午前９時２０分に買い玉２００枚を仕切り，午後１時及び２時に新たに３００枚を買い直した（甲１の５・６，乙３９の１０ないし１４）。
(7)平成９年２月１３日
午前中にＡから，「前日に買い玉２００枚を仕切り，３００枚を買い直した。まだ値が上がるので，更に買い増ししたい」という電話があった。原告は，無断で売買されたことについて文句を言い，これ以上急いで買わなくてもいいから，状況を見てからにしてほしいと頼んだ。
ところが，Ａは，午前１０時４５分，前日の買い玉３００枚を仕切り，新たに４５０枚を買い直した（甲１の７・８，乙３９の１５ないし１９）。午後，Ａの上司のＢから，現在２１６０万円の利益があるが，内２０００万円で本日４５０枚を買い直したという電話があった。原告は，再度無断で売買がなされたことについて抗議し，せめて残りの１６０万円だけでも返してほしいと言ったが，聞き入れられなかった。
(8)平成９年２月１４日
原告は，昨日まで，連日のように買い直しを勧める電話があったのに，この日はＡから何の連絡もなかったため不審に思い，夕方，勤め先にあった新聞でパラジウムの値段を確認すると，値が下がっていたので大変驚き，Ａに電話をして，どうして売ってくれなかったのか抗議をした。Ａは，どうしようもなかったという趣旨の返事をした。
なお，Ａは，この日，原告に無断で，午後１時に更に２５枚の買い建てをし，これにより原告の建て玉を４７５枚に増やしていたが（甲１の９，乙３９の２０），夕方に原告と電話した際には，この２５枚の買い増しの事実を原告に告げなかった。
(9)平成９年２月１７日
Ａから原告に電話があり，パラジウムが大幅に値を下げてしまい，大きな損失が発生して昀悪の結果になってしまったと謝罪した。原告が抗議するとＡの上司であるＢが電話を替わり，両建という方法があるのでとりあえずそれで様子を見ようと提案した。
同日の夜，Ｂが原告宅を訪問し，買い建てした４７５枚の内，３７５枚を仕切り，残りの１００枚の買い玉に対して，新たに１００枚の売り玉を建てれば，相場が反転し上昇に転じた時にはどちらかを仕切って利益を上げることができるなどと説明して両建を勧めた。また，Ｂは，今後の費用として新たに７００万円が必要であると述べた。原告は，両建の意味については十分理解できなかったが，大量の損失が生じたことにショックを受けていたことと，Ｂが損失を取り戻すと言うのを信じたことから，Ｂの助言に従うことにした。


なお，証拠（甲１の１０ないし１２，乙３９の２１ないし２４）によれば，同日の午前８時５０分には既に買い玉４７５枚のうち，３７５枚が仕切られ，新規に１００枚が売り建てされて，１００枚の両建がなされていたことが認められる。従って，同日夜のＢの両建の勧めは，上記無断売買を原告に事後追認させるためになされた説得と認められる。
(10)その後，平成９年８月６日まで
原告は，Ｂに言われた７００万円を捻出するため，２月２６日，サラ金５社から合計３３０万円を，翌２７日，サラ金２社から１１０万円を，２８日には株式会社東京三菱銀行から１００万円を，３月２５日には運輸省共済組合から１５０万円をそれぞれ借り入れて（以上，借入金合計６９０万円）（甲１６から２４），その中から被告宛に証拠金として振り込んでいった。
その後，原告は，被告からの入金の督促と，サラ金の借金の支払いに追われ，一時は自殺を考えるほどであった。
原告は，今仕切ってしまうと損失が確定してしまうとＢに言われるまま，以下のとおり取引を続けたが，結局，相場が上昇に転じることはなく，利益を上げることのできないまま，追証をこれ以上入金することができなくなり，８月６日に全ての取引を仕切った結果，１３４１万３１４７円の損失が確定した。
ア４月３日（甲１の１２，乙３９の２５・２６）
１００枚の買い玉のうち５０枚を仕切った。
１００枚の売り玉のうち５０枚を仕切った。
イ４月２８日（甲１の１３，乙３９の２７・２８）残５０枚の買い玉のうち１０枚を仕切った。
残５０枚の売り玉のうち１０枚を仕切った。
ウ７月１０日（甲１の１４，乙３９の２９・３０）残４０枚の買い玉のうち２０枚を仕切った。
残４０枚の売り玉のうち２０枚を仕切った。
エ７月１１日（甲１の１５，乙３９の３１）
残２０枚の買い玉を全て仕切った。
オ７月１４日（甲１の１６，乙３９の３２）
残２０枚の売り玉のうち１０枚を仕切った。
カ７月１７日（甲１の１７，乙３９の３３）
新規に５枚を買い建てした。
キ７月２２日（甲１の１８，乙３９の３４）
残１０枚の売り玉のうち５枚を仕切った。
ク８月６日（甲１の１９，乙３９の３５・３６）
残５枚の売り玉を仕切った。
残５枚の買い玉を仕切った。
以上により，取引を全て終了した。
３Ａ，Ｂの証言の信用性について
以上の認定に対して，Ａは，①平成８年１０月３１日と１１月１１日の２回，原告と面談した際に，先物取引の仕組みや危険性について，「先物取引委託のガイド」（乙４）の該当箇所を朗読した他，図表をその場で書くなどして詳細に説明した旨，②平成９年２月１２日から１７日にかけて，原告から手仕舞いを命じられたことはなかったと証言する。また，Ｂも，原告から無断売買や仕切り拒否について抗議を受けたことはない旨証言する。
(1)Ａの原告に対する説明の程度内容について
cの係長という原告の当時の役職に照らすと，昼休み時間を延長してまで庁内で説明を受け続けたとは考え難いから，食事の時間も考えると，原告とＡの面談の時間はせいぜい３，４０分であったと推認される。そうすると，その間，Ａは，あいさつや世間話もあったであろうし，営業マンである同人とすれば，先物取引の危険性について説明するよりはむしろパラジウム取引の魅力の説明に時間を割いたであろうと考えられるから，先物取引の仕組みや危険性について，同人が詳細に説明をしたとは認め難い。また，原告が，平成８年１１月１８日付けで被告が行ったアンケート（乙６）において，「受託契約準則をよく読んだか」，「パンフレットをよく読んだか」，「委託証拠金に本証拠金，追証拠金，定時増，臨時増証拠金の４種類があることを知っているか」という質問に対していずれも「いいえ」と答えていることも，原告が先物取引の危険性や仕組みについて詳細な説明を受けなかったことを裏付ける事実というべきである。
(2)平成９年２月１２日から１７日までの取引について証拠（甲１２）によれば，原告の銀行預金口座は，平成９年２月７日から１７日まで残高がマイナスであったことが認められ，生活費にも事欠く状態であったこと，同口座から，自動車のローンや光熱費などが引き落とされることになっていたことが認められるから，そのような状態にあった原告が，当時，取引を手仕舞いして利益金の返還をＡに求めたというのは成り行きとして自然である。しかも，原告は，平成９年２月１３日に，勝手に２０００万円で買建てをされたと聞き，せめて差額の１６０万円だけでも返すよう求めた旨供述するところ，証人Ｂ自身，原告から１６０万円の返還を求められたことについては記憶がある旨の証言するのであって，同証言は原告の上記供述を裏付けるものということができる。更に，上記認定のとおり，２月１７日，「昀悪の結果になった」と電話で言うＡに原告が抗議したところ，上司であるＢが電話を替わって謝罪し，更に同日夜，わざわざ原告宅に出向いて今後の対策を協議しているのであって，このことは，Ａが仕切り拒否，無断売買を行ったことを推認させる事実というべきである（Ａは同日電話に出たことはなく，昀初からＢが電話で原告と話していた旨証言するが，それまでずっと原告の担当として取引を続けてきたＡが，大きな損が発生したというのに全く電話にも出ず，状況の説明もしないとは考えられないから，Ａの同証言は信用できない）。
もっとも，被告は，原告が，２月１７日現在の残高照合回答書（乙９の４）に２月２１日に署名押印し，その後も同様の書面に署名押印をし続け，無断売買について抗議もしなかったことを理由に，２月１２日から１４日までの取引に無断売買や仕切り拒否はなかったと主張する。しかしながら，これらの書面に原告が署名押印したのは，多額の損失が発生した２月１７日より後のことであって，被告に抗議をしたからといって取引を取り消してくれるかどうかも不明である以上，無断売買，仕切り拒否の事実をあきらめて受け入れてしまったとしても人間の心理として理解できるし，また，多額の損失が発生したことにショックを受けていた原告が，損失を取り戻すというＢの説明にすがってしまったとみることもできるから，残高照合回答書に署名押印し，無断売買，仕切り拒否について抗議をしなかったからといって，これをもって，２月１２日から１７日に仕切り拒否や無断売買がなかったことを推認する事実とみることはできない。


(3)以上検討したところによれば，上記認定のとおり，原告は，平成９年２月１２日以降，Ａに対し，手仕舞いをして利益を精算するように求め続けたにもかかわらず，Ａは，原告の要求に従わず，それどころか，原告に無断で買い増しを繰り返し，建て玉を拡大させたと認めることができる。以上の認定に反するＡ及びＢの証言は信用することができない。
４以上の認定事実を前提に，被告の不法行為の有無を検討する。
(1)説明義務違反
前記認定のとおり，平成８年１０月３１日ころ及び１１月１１日にＡが行った先物取引の仕組み及び危険性についての説明は比較的簡単なものであって，同人はむしろ主にパラジウムの取引の勧誘を主に行ったことが認められる。しかしながら，前記認定のとおりの原告の年齢，経歴，学歴，以前に株式の取引の経験があること等に鑑みるならば，原告は，先物取引の危険性に関する相応の知識ないし常識があったとみるべきであること，Ａが，これらの点について詳細な説明がなされたパンフレット（乙４）を交付していること，上記認定のとおり，原告が，平成８年１１月１１日，「商品先物取引の仕組み等につき詳細に説明を受け，商品先物取引の「投機性」「危険性」など十分に理解できました」と記載されたパンフレットの受領書に署名押印していること（乙３），同月１８日にも，被告の実施したアンケートの「商品取引は投機であり，相場の変動により損益が発生し，また，元本が保証されていないことをご存じですか」という質問に対して，知っていると回答していること（乙６）を総合すると，Ａが，先物取引の仕組みや危険性に関して必要な説明義務を尽くしておらず違法であるとまで認定することはできない。
(2)断定的判断の提供
原告は，Ａから，パラジウムは今が底値なので絶対に上がる，絶対に損はしないという断定的判断の提供を受けた旨述べ，これに対して，Ａは，「絶対」とは言わなかった旨証言する。しかしながら，仮に，Ａが絶対に損はしないという趣旨の発言をしたとしても，上記のとおりの原告の年齢，経歴，学歴，株式取引の経験等に照らすと，原告がＡの説明をそのまま鵜呑みにしたとは考えられないし，また，すべきではないと認められるから，Ａのそのような勧誘を違法と認定することはできない。
(3)新規委託者保護規定違反・過大な建て玉・利乗せ満玉上記認定のとおり，原告の取引は，１１月１４日の当初１５枚の買い玉から始まり，１月２０日に２５枚，１月２７日に５０枚，２月３日７５枚，２月７日に２００枚，２月１２日３００枚，２月１３日４５０枚，２月１４日４７５枚と，利益を新たな建て玉の委託証拠金に回すことにより，短期間に著しい勢いで拡大していることが認められる。
そして，前記認定の当時の原告の収入，資産に照らしても，また，先物取引を行う会社８１社の平成９年度における１委託者当たりの建て玉数の平均が３６枚であること（甲２８）と比較しても，原告の取引が著しく多量であることは明らかであって，相場が反転した場合に原告が被る損害を考えると，非常に危険であることが認められる。
もっとも，上記の取引のうち，平成８年１１月１４日から同９年２月７日までの取引については，原告自らがより大きな利益を求めて行ったものと認めることができ，原告自身の落度というべき面もないではない（原告は，これらの取引の動機について，Ａから何度も電話がかかってきてあまりうるさいので根負けして行った旨供述するけれども，原告は，１月２７日には，ほとんど唯一の資産というべき任天堂の株式を全て処分して証拠金を捻出しており，また，２月７日には父親の退職金から３００万円を借り入れてまで建て玉を２００枚に拡大しているのであって，このような原告の熱心さに照らすと，Ａの勧誘が契機になったとしても，取引をそこまで拡大したのはあくまで原告の主体的な判断によるものとみるのが合理的である）。しかしながら，かかる過大な取引がもたらす危険性に鑑みると，原告が自らそのような大きな取引を望んだとしても，受託者である被告としては，原告を思いとどまらせるなどして取引を抑制すべきである。ところが，Ａは，原告が上記のような大量の取引を行うにつき，原告を思いとどまらせるよう説得するどころか，原告に積極的に取引の拡大を勧め，更に２月１２日から１４日にかけては無断売買まで行って，４７５枚にまで取引を拡大したことが認められる。また，被告の内規である受託業務管理規則（乙１０）においては，先物取引の経験のない新たな委託者の保護と育成を図るため，資質，資力等を考慮の上，相応の建て玉枚数の範囲において受託を行うよう，以下の取り決めを厳守するものとされ，新規委託者の制限建て玉枚数を原則として２０枚以内とし，これを超える場合には管理担当班が審査に当たること，４１枚を超える建て玉の要請があった場合の許可基準としては，動産が１０００万円以上の委託者で，商品取引に対する知識，理解度等が深いことなどが規定されている（乙１０）。しかしながら，証拠（甲３１の１ないし３，証人Ａ，同Ｂ）及び弁論の全趣旨によれば，本件においては，上記の審査手続は取られておらず，かつ，原告の場合，上記の４１枚以上の許可条件も満たさないことが認められる（なお，Ａが作成した，被告の内部資料である「顧客カルテ」（乙３８）には，原告の年収は５００万円以上，資産状況は「不動産５０００万円，有価証券５００万円，預貯金１０００万円」，株式投資の経験ありなどという記載があるが，これが実際と異なることは前記認定のとおりである）。
以上の事実に照らすと，被告が，原告の取引を４７５枚まで拡大させたことについては，原告自身の落度とみるべき部分もないではないものの，主として，Ａの受託者としての注意義務違反による過失に基づくものであると認めることができる。
(4)仕切り拒否・無断売買
更に，２月１２日ないし１４日の取引の拡大については，前記認定のとおり，Ａが原告の承諾を得ずに行った無断売買であること，原告の仕切り要求を拒否して続けられたものであることが認められる。
もっとも，これに対して，Ａは，２月１２日から１４日の取引について，原告の仕切り要求は明確ではなく，また，下がったら売れと言われても，相場は細かく上げ下げを繰り返しながら動いていくものであるから，具体的な指し値注文をされないといつ売ればいいのか明らかでないと弁解する。確かに，原告は，Ａと相談し，同人の助言を得ながら取引をしていたことが認められ，このような両名の関係に照らすと，原告のＡに対する取引の指示は必ずしも明確でなかった可能性がある。
しかしながら，２月１２日以降の経緯についてみるに，前記認定のとおり，原告は利益金の払い戻しを求めている以上，取引をいったん仕切って精算することを求めているとみることは十分可能である。


平成１７年（行ケ）第１０８４０号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成１８年４月１２日
判決
原告ユニ・チャーム株式会社
訴訟代理人弁理士網野   友康
同初瀬俊哉
同網野誠
被告特許庁長官
中嶋誠
指定代理人堀内   真一
同柴田昭夫
同小林和男
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２００４－１１５２９号事件について，平成１７年１１月２日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，原告が商標登録出願をしたところ，拒絶査定を受けたので，これに対する不服の審判請求をしたが，特許庁が請求不成立の審決をしたことから，その取消しを求めた事案である。
第３当事者の主張
１請求の原因
(1)特許庁における手続の経緯
ア原告は，平成１５年６月９日，下記の構成から成る商標（以下「本願商標」という）について，指定商品を下記のとおりとして，商標登録出願。をした（以下「本願」という。。）
（商標）マジカルウエスト
（指定商品）
第１６類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，装飾塗工用ブラシ，紙製乳幼児用使い捨ておしめ（パンツ式のものを含む，紙製乳幼児用使い捨てトレーニングパンツ，紙製幼児用おしめ，。）紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，観賞魚用水槽及びその附属品，アルコールを含浸させてなるウェットティッシュペーパー，ウェットティッシュペーパー，衛生手ふき，キッチンペーパー，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，化粧落とし用紙ナプキン，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く，紙製テー。）ブルクロス，紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て」イ特許庁は平成１６年５月６日に本願について拒絶査定をしたため，原告は，これを不服として審判請求をした。そこで特許庁は，これを不服２００４－１１５２９号事件として審理した上，平成１７年１１月２日「本，件審判の請求は，成り立たない」との審決（以下「本件審決」とい。う）をし，その審決謄本は平成１７年１１月１４日原告に送達された。。
(2)審決の内容
審決の内容は，別添審決写しのとおりである。
その理由の要点は，本願商標は，下記の商標（登録第４６３９５１８号。平成１４年５月７日出願・平成１５年１月２４日登録。甲２。以下「引用商標」という）と称呼上及び外観上類似の商標であり，かつ，指定商品も類。似の商品を含むものであるから，商標法４条１項１１号に該当する，としたものである。
（商標）マジカルクエスト
（商標権者）任天堂株式会社
（指定商品）
第９類「理化学機械器具，歩数計，その他の測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，加工ガラス（建築用のものを除く，。）救命用具，電気通信機械器具，レコード，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，メトロノーム，電子計算機，パーソナルコンピュータ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード・ＲＯＭカートリッジ及びその他の記憶媒体，パーソナルコンピュータ用ゲームプログラム及びその他の電子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，オゾン発生器，電解槽，ロケット，業務用テレビゲーム機，業務用テレビゲーム機用プログラム，業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード・ＲＯＭカートリッジ及びその他の記憶媒体，その他の業務用テレビゲーム機の部品及び附属品，家庭用テレビゲームおもちゃ，家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム，家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード・ＲＯＭカートリッジ及びその他の記憶媒体，家庭用テレビゲームおもちゃ用のコントローラ・ジョイスティック・メモリーカード並びにその他の家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び附属品，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ及びその他の記憶媒体，スロットマシン，運動技能訓練用シミュレーター，乗物運転技能訓練用シミュレーター，回転変流機，調相機，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，火災報知機，ガス漏れ警報器，事故防護用手袋，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，消防車，消防艇，スプリンクラー消火装置，盗難警報器，保安用ヘルメット，防火被服，防じんマスク，防毒マスク，磁心，自動車用シガーライター，抵抗線，電極，溶接マスク，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物，ガソリンステーション用装置，自動販売機，駐車場用硬貨作動式ゲート，金銭登録機，計算尺，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，潜水用機械器具，レギュレーター，アーク溶接機，金属溶断機，検卵器，電気溶接装置，電動式扉自動開閉装置，耳栓」第２８類「遊戯用器具，カードゲーム用具，囲碁用具，将棋用具，歌がるた，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マージャン用具，ビリヤード用具，カードゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品，その他のおもちゃ，人形，愛玩動物用おもちゃ，運動用具，スキーワックス，釣り具，昆虫採集用具，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く」。）
(3)審決の取消事由


しかしながら，以下に述べるとおり，本願商標と引用商標とは非類似の関係にあり，本願商標は商標法４条１項１１号に該当しないから，これに該当するとした審決は，事実誤認をしており，違法として取消しを免れない。
ア観念上の非類似
本願商標及び引用商標は，それぞれ平易な英単語の片仮名表記を並置して成るものであるが，前半部の「マジカル」が「magical（魔法の）の」意味を有する形容詞である点で共通である。しかし後半部は，本願商標の「ウエスト」が「west（西）あるいは「waist（腰のくびれ，胴回り）」」を意味するのに対し，引用商標の「クエスト」が「quest（探索，冒険」の旅）を意味している。
したがって，本願商標からは「魔法の腰のくびれ」又は「魔法の西域」のいずれかの観念を，引用商標からは「魔法の探索」の観念を，それぞれ生ずるものであり，両者の観念は取引者・需要者にとって容易に峻別可能である。
イ称呼上の非類似
」，商標の表示から明らかなように，本願商標からは「マジカルウエスト引用商標からは「マジカルクエスト」の称呼が生じ，両者は，ともに８音から成り，いずれもよどみなく一連に称呼でき，第５音における「ウ」と「ク」との差異音以外の７音は共通である。
(ア)しかし「ウ」と「ク」は，単一の音自体としても音感等が全く異，なる音である。すなわち，両者を比較すると「ウ」は狭母音であるた，
め，
口腔内でくぐもったような音に聞こえるのに対し，「ク」は破裂音「ｋ」と母音「ｕ」の綴り音であり，呼気が「ウ」を発音する場合よりも遙かに勢いよくかつ大量に吐き出されるため，よりくっきりと外に向けて開放的に響く音に聞こえる。そして，両商標の称呼がなめらかに一連に称呼できるものであることに照らせば，８音中の１音のかかる差異が称呼全体に与える影響は大きく，したがって，両商標の称呼は類似しない。
(イ)また，前述した両商標の差異音である「ウ」と「ク」は，それぞれ「ル」と「エ」との間に挟まれている。そうすると，本願商標の称呼「マジカルウエスト」において，差異音「ウ」は「ル」に連続して発音され「ルウ」が一つの「ル」の音，あるいは「ルー」と長音を延ばし，た音に聞こえる。そして「エ」は口腔内を開いて発音する強母音であ，るから，弱母音「ウ」は，強く響く「ル」と「エ」に挟まれて明確に聞き取ることができない。そうすると，本願商標につき，聴者に聞こえる実際の称呼は「マジカルエスト「マジカルーエスト」となる。，」，これに対し引用商標は「マジカルクエスト」と，一音一音明確に聴，取されるから，両商標の称呼は類似しない。
(ウ)そのほか，前記アのとおり，本願商標からは「魔法の腰のくびれ」又は「魔法の西域」のいずれかの観念を生じさせるのに，引用商標からは「魔法の探索」の観念を生じさせる。このように両商標は，別々の観念を生じさせる文字商標である。したがって，取引者・需要者は，造語より成る商標とは異なり，称呼と観念とを連結させて連想的に記憶するから，たとえ両者に称呼上共通する部分があったとしても，聴者は，両者を明確に識別可能である。
ウ外観上の非類似
本願商標及び引用商標は，外観上も類似しない。なぜなら，通常の取引者・需要者が商取引に際して発揮する一般的注意力に照らせば「ウ」の，文字と「ク」の文字とを外観上混同することは到底考えられないからである。なお，前記のとおり，両者は別々の観念を生ずる片仮名の標準文字で書された文字商標であるから，図形商標・造語より成る商標・デザイン化された文字で表された商標等の外観が重要である商標とは異なり，取引者・需要者が自他商品を識別するに当たって，その拠り所とするのは観念及び称呼というべきであり，外観は判断要素として重要でない。
エ特別の事情の存在
本願商標である「マジカルウエスト」及び引用商標である「マジカルクエスト」は，単なる表音文字としての片仮名文字の羅列にとどまらず，前記アのとおり，本願商標は「魔法の腰のくびれ」又は「魔法の西域」の観念を，引用商標は「魔法の探索」の観念を，それぞれ生ずるものである。したがって，需要者は，称呼や外観よりも遙かに強く印象づけられ，より記憶しやすい観念を記憶し，記憶した観念に依拠して商品を識別することになるから，本願商標と引用商標との場合は，それぞれから観念が生じ，かつ，生じる観念がそれぞれ相違することにより，十分に彼此を識別することが可能であるという特別の事情が存在する。
２請求原因に対する認否
請求原因(1)，(2)の各事実は認めるが，同(3)は争う。
３被告の反論
審決の認定判断は正当であり，原告主張の取消事由は理由がない。(1)本願商標が商標法４条１項１１号に該当することにつき商標が類似するかどうかは，最終的には，対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に，商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきものであり，具体的にその類否判断をするに当たっては，両商標の外観，観念，称呼を観察し，それらが取引者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に考察すべきであって，決して上記３要素の一つの対比のみによってなされるべきではない。そして少なくともその一つが類似している場合には，当該具体的な取引の実情の下では商品の出所の混同を生ずるおそれはないと考えさせる特別の事情が認められる場合を除いて，出所の混同を生ずるおそれがあるというべきである（最判昭和４３年２月２７日・民集２２巻２号３９９頁。）
そして本件においては，後述のとおり，本願商標と引用商標とは，外観及び称呼において類似しており，かつ，当該指定商品の取引の実情等において商品の出所の混同をきたすおそれはないと考えさせる特別の事情が存在するとも認められないから，両商標は類似するというべきである。
(2)観念上の非類似の主張に対し
原告は，本願商標からは「魔法の腰のくびれ」又は「魔法の西域」のいずれかの観念を，引用商標からは「魔法の探索」の観念を生ずる旨主張するが，失当である。


すなわち，本願商標については「マジカル」と「ウエスト」はそれぞれ，複数の語義を有しており，本願商標「マジカルウエスト」はかかる両者を結合させたものであるから，多くの取引者・需要者がその商標自体から直ちに一定の意義を想起できるものとはいえない。また，そもそも「魔法の腰のくびれ」という観念自体が，どのような腰のくびれなのか具体的に不明確であり「魔法の西域」という観念も，なぜ生じるのか不明である。，次に，引用商標については，確かに，その構成中の「クエスト」の文字がテレビゲーム等の題号の一部に使用されているが，テレビゲーム等の主たる需要者は，子供を含む若年層を中心とした一般的な消費者であり，そのような一般的な消費者が「クエスト」を「探索」の意味をもって直ちに理解するとはいえない。また，本願商標及び引用商標が「魔法の腰のくびれ「魔，」，法の西域「魔法の探索」を意味する親しまれた熟語として定着している」，わけでもない。
(3)称呼上の非類似の主張に対し
原告は，本願商標と引用商標は称呼上類似していない旨主張するが，失当である。
すなわち，本願商標と引用商標の称呼上の差異は，第５音における「ウ」と「ク」の音にあるが「ウ」は，前舌面を下歯の歯ぐきにわずかに触れる，程度に後退させ，後舌面を高め，唇を尖らせ，口腔の狭い部分から音を出すことによって発する音であり「ク」は，後舌面を軟口蓋に接し破裂させて，発する無声子音〔ｋ〕と母音〔ｕ〕との結合した音節である。このような，本願商標における「ウ」と引用商標における「ク」は，ともに「ウ」の母音を共通にする互いに音感・音質において近似する音であって，かつ，当該差異音は，称呼の識別において比較的聴取しがたい中間に位置している。そして，本願商標と引用商標は，ともに全体をよどみなく一連に，なめらかに称呼される商標であるから，このような商標において，上記のような差異音の一音が全体の称呼に及ぼす影響は小さい。さらに，本件は，前記(2)のとおり，称呼に結びついている観念が相違していることにより観念が称呼の類否判断に影響を与えるといえる場合にも当たらない。
(4)外観上の非類似の主張に対し
原告は，本願商標と引用商標は外観上類似していない旨主張するが，失当である。
すなわち，本願商標と引用商標は，それぞれ「マジカルウエスト」と「マジカルクエスト」の片仮名文字を標準文字で表してなる。つまり，両者は，ともに片仮名８文字から成り，語頭の「マジカル」と語尾の「エスト」の合計７文字を共通にし，その差異は，同書，同大，等間隔で一体的に表された８文字構成中のわずかに一字であり，しかも，５文字目という，比較的目に留まりにくい中間部に位置するに過ぎない。そして，相違する「ウ」と「ク」の文字自体，その態様から，外観上近似した印象を与える。以上から，時と処を異にして接した場合，本願商標と引用商標は外観上極めて紛らわしく，一般的な消費者である需要者は，混同するおそれがあるというべきである。
(5)特別の事情が存在する旨の主張に対し
原告は，本願商標からは「魔法の腰のくびれ」又は「魔法の西域」のいずれかの観念を生じ，引用商標からは「魔法の探索」の観念を生じる，したがって，両者は生じる観念が相違するから，取引者・需要者が十分に識別することが可能であるという特別の事情が存在する旨主張するが，失当である。すなわち，仮に両商標から原告が主張するような観念が生ずる場合があったとしても，本願商標と引用商標とは，前記のとおり，称呼及び外観において類似し，本件における観念の差異は，取引者・需要者に両商標の差異を格段印象づけるほど明確なものとはいえないから，この差異が称呼上及び外観上の類似性をしのぐものとはいえない。
第４当裁判所の判断
），１請求原因(1)（特許庁における手続の経緯，(2)（審決の内容）の各事実はいずれも当事者間に争いがない。
２本願商標と引用商標の類否の有無（請求原因(3)）(1)商標の類否は，対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に，商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが，それには，そのような商品に使用された商標がその外観，観念，称呼等によって取引者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に考察すべく，しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり，その具体的取引状況に基づいて判断すべきである（最高裁昭和４３年２月２７日第三小法廷判決・民集２２巻２号３９９頁。）
そこで，以上の見地に立って，本願商標と引用商標の類否について判断する。
(2)本件における事実関係
前記１の請求原因(1)（特許庁における手続の経緯）において認定したとおり，平成１５年６月９日に出願された本願商標は，標準文字の片仮名である「マジカルウエスト」から成る商標であって，指定商品を第１６類の「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」等とするものである。一方，平成１４年５月７日に出願され平成１５年１月２４日に登録された引用商標（甲２）は，同じく標準文字の片仮名である「マジカルクエスト」から成る商標であって，指定商品を第９類の「理化学機械器具」等及び第２８類の「遊戯用器具」等とするものである。
(3)観念上の類否
原告は，本願商標「マジカルウエスト」からは「魔法の腰のくびれ」又は「魔法の西域」のいずれかの一方の観念が生じ，また引用商標「マジカルクエスト」からは「魔法の探索」の観念が生ずるものであり，このように，本願商標と引用商標は，生じる観念が相違するから，取引者・需要者が十分に識別することが可能であると主張する。


確かに，甲第３号証ないし第１１号証によれば，引用商標の構成中の「クエスト」の文字が「エバークエスト」等のように，複数のロールプレイン，グゲーム（ＲＰＧ）の題号の一部に使用されており，その中には，昭和６１年５月に一作目が発売されて以来，その累計出荷本数が４０００万本を超えると報じられる「ドラゴンクエストシリーズ」もあることが認められる。しかし，たとえ「クエスト」の文字を題号の一部に含むロールプレイングゲームが複数存在し，その中には上記の「ドラゴンクエストシリーズ」のように広く知れ渡った題号が存在したとしても，それ以上に，題号のみならずそれらのゲームの内容までが取引者・需要者と認められる一般消費者に広く浸透し「クエスト」に接したときにそれが「探索」という意味であると直ちに，理解されるほどの状況になっているということは困難であるのみならず，一般消費者の英語の理解度からしても「クエスト」に接したとき，それが，「探索」という意味であると直ちに理解することも困難というべきである。また，原告が，本願商標及び引用商標から生ずる観念であると主張する「魔法の腰のくびれ「魔法の西域」又は「魔法の探索」という観念自体」，が，いずれも一般的な言語表現とはいえず，その具体的意味すら明らかでないものであるから，これを本願商標に係る各指定商品の取引者・需要者である一般消費者が直ちに想起できるということ自体にも無理がある。したがって，原告の上記の主張は採用することができない。
(4)称呼上の類否
ア前記のとおり，本願商標は「マジカルウエスト」という標準文字から，成る商標であり，引用商標は「マジカルクエスト」という標準文字から，成る商標である。したがって，その構成上，第５文字目における「ウ」又は「ク」に差異があるが，他の部分は共通していることから，本願商標からは「マジカルウエスト」の称呼が生じ，引用商標からは「マジカルクエスト」の称呼が生ずることが認められる。
そこで，この「マジカルウエスト」と「マジカルクエスト」の両称呼を対比すると，両称呼は，ともに８音構成からなり，そのうち７音が共通し，相違する音は，第５音目の「ウ」と「ク」のみである。しかるに，両音はともに「ウ」の母音を共通にし，しかも，いずれも８音構成の第５音目という中間の位置にあるから，本願商標と引用商標を，それぞれ一連に称呼する場合，聴者は差異音「ウ「ク」からは特に強い印象を受けないま」，まに聞き流してしまう可能性が高く，両商標の称呼は全体の語感，語調が近似した紛らわしいものというべきであり，両商標は，称呼において類似するということになる。
イこれに対し原告は「ウ」と「ク」は，単一の音自体としても音感等が，全く異なるから，両商標の称呼がなめらかに一連に称呼できるものであることに照らし，８音中の１音の差異が称呼全体に与える影響は大きい，しかも，本願商標は「マジカルエスト「マジカルーエスト」と称呼され，」，るのに対し，引用商標は「マジカルクエスト」と，一音一音明確に聴取，される，本願商標と引用商標は，別々の観念を生ずる文字商標であるから，取引者・需要者は，造語より成る商標とは異なり，称呼と観念とを連結させて連想的に記憶する，などを指摘し，両者が称呼上類似しないと主張する。
しかし，上記アにおいて検討したとおり，本願商標と引用商標において，その唯一の差異音である「ウ」と「ク」は，ともに「ウ」の母音を共通にし，しかも，いずれも８音構成の中の第５音目という中間の位置にあることに鑑みると，本願商標と引用商標の両称呼を，各指定商品の取引者・需要者と認められる一般消費者が聴けば，両商標の称呼がなめらかに一連に称呼できるものであることに照らしても，商品の出所について誤認混同を生ずる虞れがあることは否定できない。また，本願商標が「マジカルエスト「マジカルーエスト」と称呼されるというのは，本願商標における」，「ウ」が「マジカル」の直後であり「ウエスト」の語頭に位置してい，，，。ることに照らし「ウ」の音を過小評価したものであって，採用できないさらに，本願商標と引用商標が，そもそも別々の観念を生ずるといえないことは，前記(3)で判断したとおりである。
以上によれば，原告の上記の主張は採用することができない。
(5)外観上の類否
ア前記のとおり，本願商標は「マジカルウエスト」という標準文字から成る商標であり，引用商標は「マジカルクエスト」という標準文字から成る商標であって，その構成上，第５文字目における「ウ」又は「ク」に差異があるが，他の部分は共通していることは，前記のとおりである。そうすると，本願商標と引用商標は，ともに片仮名８文字が，同書，同大，等間隔で一体的に表された標準文字から構成され，しかも，語頭４文字の「マジカル」と，語尾３文字の「エスト」が共通であり，その差異は，比較的目にとまりにくい中間部（第５文字目）の「ウ」と「ク」のみであるから，両商標は，全体の外観が近似した紛らわしいものであると認められる。したがって，両商標は，外観において類似するというべきである。イ原告は，取引者・需要者が商取引に際して発揮する一般的注意力に照らせば「ウ」の文字と「ク」の文字とを外観上混同することは到底考えら，れない，本願商標及び引用商標は，別々の観念を生ずる片仮名の標準文字で書された文字商標であるから，取引者・需要者が自他商品を識別するに当たって，その拠り所とするのは観念及び称呼である，と主張する。しかし，一般消費者が「ウ」の文字と「ク」の文字を混同するはずが，ないといえたとしても，上記アで検討したような両商標の外観の近似の程度に照らせば，一般消費者が時と処を異にして両商標を見れば，両者は外観上紛らわしく，商品の出所について誤認混同を生ずる虞れがあることは否定できない。また，本願商標と引用商標が，そもそも別々の観念を生ずるといえないことは，前記(3)で判断したとおりである。以上によれば，原告の上記の主張は採用することができない。
(6)特別の事情の存在の有無
本願商標と引用商標とは，上記(4)，(5)で認定判断したとおり，称呼及び外観において類似するものである。また，原告が主張するような観念の差異が仮に認められるとしても，前記のとおり，本願商標及び引用商標から生ずる観念であるとされる「魔法の腰のくびれ「魔法の西域」又は「魔法の」，探索」という観念は，いずれも一般的な言語表現ではなく，その具体的意味すら明らかでないのであるから，この程度の差異をもって彼此を識別することが可能な特別の事情が存在するということもできない。したがって，これに関する原告の主張も採用することができない。
(7)小活
以上に説示したところによれば，本願商標と引用商標は，その称呼，外観において類似しており，全体的に考察してみて，本願商標は，引用商標の類似商標と認めるのが相当である。したがって，本願商標が商標法４条１項１１号に該当するとした審決の判断に誤りはない。
３結論


平成１５年(ネ)第３１７７号　特許権持分移転登録手続等請求控訴事件
平成１６年(ネ)第４７１号　承継参加事件
（原審・大阪地方裁判所平成１４年(ワ)第４８９３号）
判決
控訴人（１審原告）　　　　　Ａ
同訴訟代理人弁護士　　　　山本忠雄
同　　　　　　　　　　　　　安部朋美
同　　　　　　　　　　　　　酒井一
同　　　　　　　　　　　　　中島和雄
（以下「原告」という。）
脱退前被控訴人承継参加人　　旭化成ファーマ株式会社（以下「参加人」という。）
脱退前被控訴人（１審被告）　旭化成株式会社
（以下「旭化成株式会社」という。）
上記両名訴訟代理人弁護士　三宅雄一郎
同　　　　　　　　　　　　　苅野浩
同　　　　　　　　　　　　　西舘勇雄
主文
１　本件控訴を棄却する。
ただし、当審における参加人の訴訟参加に伴う旭化成株式会社の脱退及び原告の訴えの変更（請求の相手方の変更）により、原判決は、「原告の参加人に対する請求をいずれも棄却する。」と変更された。
２　参加人の原告に対する訴えをいずれも却下する。
３　控訴費用及び参加費用は、全部原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
(1)　原判決を取り消す。
(2)　参加人は、原告に対し、別紙特許権目録記載２の特許権について、持分２分の１の特許権持分移転登録手続をせよ。
(3)　原告と参加人との間において、別紙特許権目録記載２の特許権について、別紙製品目録記載２の医薬製剤の販売に関し、原告・旭化成株式会社間の昭和５４年４月１日付け契約の補足として締結された昭和６１年１２月１日付け契約に基づく、参加人の原告に対する実施対価支払義務が同特許権の存続期間満了日まで存続することを確認する。
(4)　訴訟費用は、第１、２審とも参加人の負担とする。
(5)　仮執行宣言
２　参加人
(1)　原告は、参加人に対し、別紙特許権目録記載２の特許権について、持分２分の１の権利を有していないことを確認する。
(2)　原告と参加人との間において、別紙特許権目録記載２の特許権について、別紙製品目録記載２の医薬製剤の販売に関し、原告・旭化成株式会社間の昭和５４年４月１日付け契約の補足として締結された昭和６１年１２月１日付け契約に基づく、参加人の原告に対する実施対価支払義務のないことを確認する。(3)　当審における訴訟費用は、全部原告の負担とする。
第２　事案の概要
１　事案の要旨
(1)　本件は、原審において、原告が、旭化成株式会社との間で締結した昭和５４年４月１日付け研究委託契約及びこれを補足する昭和６１年１２月１日付け対価契約に基づき、旭化成株式会社に対し、①別紙特許権目録記載１及び２の各発明は、いずれも同研究委託契約の成果であるにもかかわらず、同目録記載２の特許権につき旭化成株式会社のみが特許権者として登録されているとして、その持分２分の１の特許権持分移転登録手続を、②上記各契約に基づき、別紙特許権目録記載２の特許権について、別紙製品目録記載２の医薬製剤の販売に関し、旭化成株式会社の原告に対する実施対価支払義務が同特許権の存続期間満了日まで存続するにもかかわらず、旭化成株式会社がこれを争っているとして、同支払義務の存続確認をそれぞれ求めた事案である。
(2)　原審は、原告の前記(1)①、②の各請求をいずれも棄却し、これに対して、原告が本件控訴を提起した。
(3)　当審において、参加人が、旭化成株式会社から原告・旭化成株式会社間の権利義務関係一切を承継したとして、本件訴訟への参加申出をするとともに、原告に対し、原告が別紙特許権目録記載２の特許権について持分２分の１の権利を有していないことの確認と、前記各契約に基づく参加人の原告に対する実施対価支払義務のないことの確認をそれぞれ求め、旭化成株式会社が、本件訴訟から脱退し、原告が、前記(1)①、②の各請求の相手方をいずれも旭化成株式会社から参加人に変更した。
２　基本的事実（証拠等を掲記した事実以外は争いがない。）次のとおり訂正等するほかは、原判決２頁９行目から５頁９行目までに記載のとおりであるから、これを引用する（以下、原判決を引用するにあたり、特に断らない限り、原判決中「被告」とあるのを「旭化成株式会社」と読み替える。）。
【原判決の訂正等】
(1)　２頁１４行目末尾の次に改行して、次のとおり加える。「(3)　参加人（平成１４年１０月９日変更前の商号「株式会社サンホープ」）は、医薬品事業等を行っている株式会社である（弁論の全趣旨）。」(2)　４頁２１行目の「別紙特許権目録（裁判所注：原判決添付のもの）１及び２記載の各特許権」を「別紙特許権目録（裁判所注：本判決添付のもの）記載１及び２の各特許権」と、同２４行目の「別紙被告製品目録（裁判所注：原判決添付のもの）」を「別紙製品目録（裁判所注：本判決添付のもの）」とそれぞれ改める。(3)　５頁９行目末尾の次に改行して、次のとおり加える。「５　参加人は、平成１５年１０月１日に旭化成株式会社から、同社の医薬・医療カンパニー及び大仁支社に関する一切の営業を商法３７４条の１６の吸収分割により承継した。これにより、参加人は、旭化成株式会社から、原告・旭化成株式会社間の権利義務関係一切を承継した。」
３　争点及び当事者の主張


(1)　原契約の終了時期は、平成８年３月３１日（原告の主張）か、昭和６２年３月３１日（参加人の主張）か。
（原告の主張）
争点(1)に関する原告の主張は、次のとおり訂正するほかは、原判決５頁１２行目から８頁２行目までに記載のとおりであるから、これを引用する。
【原判決の訂正】
ア　７頁７行目、同１２行目及び同２０行目の各「被告の主張」をいずれも「参加人の主張」と改める。
イ　７頁２２行目冒頭から８頁２行目末尾までを、次のとおり改める。「２(1)　したがって、本件特許権２（出願年月日平成８年６月１０日）の発明も、原契約の委託期間終了（平成８年３月３１日）後１年以内に取得される本件研究に関する発明であるから、原契約５条１項に基づき、原告と旭化成株式会社の承継人である参加人との共有とされるべきである。
(2)　仮に、原契約５条１項は、特許を受ける権利限りの規定にとどまり、当該特許を受ける権利の延長線上に成立した特許権の処理についてまでも規定したものと解されないとすれば、原告は、旭化成株式会社の債務不履行による履行不能に基づく代償請求権により、参加人に対し、本件特許権２について、２分の１の特許権持分移転登録手続を請求し得ると解すべきである。すなわち、本件は、旭化成株式会社が原契約５条１項に違反して、本件特許権２の特許を受ける権利の持分を原告に譲渡せず、自己単独で特許出願をして既に特許を得たことにより、今となっては、同条項の特許を受ける権利の共有義務や共同出願義務の履行を不能ならしめ、その履行を不能ならしめたのと同一の原因によって、履行の目的物（特許を受ける権利の２分の１の持分）の代償と考えられる利益（本件特許権２の２分の１の持分）を取得した場合に該当するから、原告は、上記履行不能により受けた損害（本件特許権２の２分の１の持分）を限度として、旭化成株式会社の承継人である参加人に対し、参加人が取得した上記利益（本件特許権２の２分の１の持分）の償還を請求し得ると解すべきである。
(3)　本件特許権２の実施品であるエリル注Ｓの販売に関しても、原契約７条２項及びこれを補足する対価契約に基づき、本件特許権２の存続期間満了日まで、旭化成株式会社の承継人である参加人の原告に対する実施対価支払義務が存続するというべきである。　」
（参加人の主張）
争点(1)に関する参加人の主張は、次のとおり訂正等するほかは、原判決８頁１２行目から１１頁５行目までに記載のとおりであるから、これを引用する。
【原判決の訂正等】
ア　８頁１４行目の「上記」を「前記」と改める。
イ　１０頁９行目の「原告」を「Ａ元教授（裁判所注：原告のこと。以下、同じ。）」、同１０行目及び同１１行目の各「原告」を「Ａ元教授」とそれぞれ改める。
ウ　１１頁２行目の「２(1)」を「２」と改め、同４行目の「原告」の前に「旭化成株式会社の承継人である参加人と」を加え、同５行目の「被告の原告に対する対価支払義務」を「旭化成株式会社の承継人である参加人の原告に対する実施対価支払義務」と改める。
(2)　本件特許権２の発明時期は、昭和６１年（原告の主張）か、平成７年（参加人の主張）か。
（原告の主張）
仮に、参加人の主張する時期（昭和６２年３月３１日）に原契約が終了したとしても、エリル注Ｓ（本件特許権２の実施品）は、エリル注（本件特許権１の実施品）とは1/2水和物であるという違いがあるのみで、その製品情報概要の効能等の記載は全く同一であるから、本件特許権２は、本件特許権１と全く同一の化学物質で薬効も全く同じ物質特許であるところ、本件特許権１の発明について特許出願がなされた翌年である昭和６１年には、同特許明細書記載の製法によりメタノール再結晶品として得られる塩酸ファスジル無水物が、４０℃湿度７０％の環境下で1/2水和物に変化することが既に確認され、温度安定性も良好であることも同時に判明しており、本件特許権２の発明物質である1-（5-ｲｿｷﾉﾘﾝｽﾙﾎﾆﾙ）ﾎﾓﾋﾟﾍﾟﾗｼﾞﾝ塩酸塩1/2水和物は、原契約に基づくエリル注の研究開発が臨床試験に入った段階である昭和６１年中には既に作られ、その存在は、原告を含む同研究開発の従事者にとっては周知になっていた。
したがって、本件特許権２の基礎となった発明も、原契約終了（昭和６２年３月３１日）以前に原告の関与の下になされたというべきであるから、その特許を受ける権利は、原契約５条１項により、原告と旭化成株式会社の承継人である参加人との共有となる。
（参加人の主張）
本件特許権２は、その成分や薬効に関して特許性が与えられたのではなく、その物性としての温度安定性と打錠性が著しく優れている点にその特徴点が認められて、特許権が与えられたものである。したがって、本件特許権２の発明時期は、これらの物性が特許出願を行うことに耐えられる程度まで確定的に明らかになった時点、すなわち、出願直前の平成７年６月である。このように、本件特許権２の発明時期は、原契約が終了した昭和６２年３月３１日から８年以上が経過した平成７年６月のことであるから、その特許を受ける権利が旭化成株式会社の承継人である参加人と原告との共有になるはずがない。
また、エリル注とエリル注Ｓとは、製薬原体の規格が異なっているものの、医薬品製剤としては同一性の認められるものであるから、製品情報概要における効能等の記載が一致することは当然である。しかし、上記のとおり、本件特許権２は、効能等に関する特許ではなく、全く別の観点（1/2水和物とすることによる温度安定性と打錠性）から与えられた特許であるから、その意味において、エリル注とエリル注Ｓとは同一の物ではない。
(3)　参加人の原告に対する前記第１の２(1)、(2)の各確認請求に係る訴えは、確認の利益があるか。
（原告の主張）


原告は、本来有し得べき本件特許権２の持分権を旭化成株式会社に奪われた立場にあり、それ故、本件訴訟によりその正当な回復を求めて、旭化成株式会社の承継人である参加人に対し、上記持分権の移転登録手続を求めている。これに対して、参加人は、単に、原告が上記持分権を現在有していないことの確認を求めているにすぎず、そのようなことを確認しても本件紛争の解決には何ら役に立たないことは明らかである。
したがって、参加人の原告に対する訴えのうち、原告が本件特許権２について持分２分の１の権利を有していないことの確認請求に係る訴えは、確認の利益を欠く不適法な訴えとして却下されるべきである。
（なお、原告は、前記第１の２(2)の確認請求に係る訴えの適否については特に言及していない。）
（参加人の主張）
争う。
第３　当裁判所の判断
１　争点(1)（原契約の終了時期）について
争点(1)についての判断は、次のとおり訂正等するほかは、原判決１１頁１６行目から１９頁４行目までに記載のとおりであるから、これを引用する。
【原判決の訂正等】
(1)　１２頁１７行目の「上記」から同１８行目の「後記信用しない部分を除く。））」までを「前記基本的事実、乙９（Ｄの陳述書）のほか後掲各書証、証人Ｄ（以下「証人Ｄ」という。）の証言、原告本人の供述（ただし、後記信用しない部分を除く。）」と改める。
(2)　１３頁４行目の「原告の関与する会社」を「国庫である三重大学医学部薬理学教室から、金銭の出し入れがもう少し原告の自由になる原告の関与する会社に変更すること」と改める。
(3)　１３頁１３行目末尾の次に改行して、次のとおり加える。「　こうして、旭化成株式会社は、昭和５４年４月１日から昭和６２年３月３１日までの間、毎年、原契約及び契約延長に関する覚書（甲２、乙４の１～５）に基づく『研究委託費』（昭和５４年度ないし昭和５６年度分は各５００万円、昭和５７年度ないし昭和６１年度分は各８００万円）を、三重大学医学部薬理学教室（ただし、あて先は同大学学長名）に『奨学寄付金』の名目で、国庫納付手続により入金していた。」
(4)　１３頁２３行目の「昭和５７年度については」の次に「、研究委託費が５００万円から８００万円に増額され、」を加える。
(5)　１４頁２２行目の「考えて、」の次に「対価契約を締結した直後ころ、」を加え、１５頁１５行目冒頭から１６頁２行目末尾までを、次のとおり改める。「　原告に譲歩案を拒絶され、上層部への直談判まで行われた旭化成株式会社としては、折しもエリル注の臨床試験が開始されたことであり、原告との間で本件研究、エリル注の開発を巡る紛争が発生する等して、以後の開発作業が円滑に進まなくなる事態を回避するために、結局、原契約の延長に関する覚書を取り交わすことも、譲歩案として示した新たな研究委託契約を締結することもしないまま、名古屋大学医学部薬理学研究室への研究助成としての奨学寄付金という名目で、従前と同額の８００万円を支払うことを決定した。（以上の認定に対し、原告は、旭化成株式会社による対価契約の締結が高額の医療機器の購入斡旋の便宜を図ったことに基づくかのように主張するが、本件全証拠によっても、これを認めるに足りない。また、原告本人は、旭化成株式会社から、昭和６２年３月３１日をもって原契約を終了し、それ以降は原契約の延長をしない旨の申入れを受けたことはなかった旨の供述をする。しかしながら、証人Ｄは、原告に対し、対価契約締結直後の昭和６１年１２月ころ、Ｅ専務取締役とともにその旨を伝えたほか、その後、昭和６２年９月末ころ、Ｆ研究開発本部部長とともに名古屋大学に赴いた際、再度、そのことを伝えた旨、原告本人の上記供述とは反対趣旨の証言をし、Ｄの陳述書（乙９）にも同趣旨の記載がある。そして、当時の交渉状況を示す書面のうち、まず、旭化成株式会社の原告あて昭和６２年１０月２７日付け書面（乙１０）には、①原契約の関係で、支払額を８００万円から３００万円に減額すること、その支払方法を名古屋大学へ奨学寄付金として納入する分と原告個人へ支払う分の半々とすること、支払期間を厚生省へ昀初の製造承認申請を行った日の属する年度末までとすること、②今後、両者が協議して決める新規テーマ、例えば、循環器領域といった広い範囲で設定したテーマの関係で、昭和６３年４月から２年間、各２００万円を奨学寄付金として名古屋大学に納入すること、③上記昭和６３年度以降の旭化成株式会社の提案に、原告が同意すれば、昭和６２年度分に限り、特に契約なしで奨学寄付金として８００万円を名古屋大学に納入することを提案する旨が記載されている。この記載内容にかんがみると、旭化成株式会社には、契約の延長に関する覚書を取り交わして原契約を更新するという従前の方式を踏む意図はなく、上記書面は、原契約の更新（原契約の有効期間ないし研究委託期間の延長）を申し入れたものとは、到底解しがたい。次に、原告のＧ（当時の旭化成株式会社代表取締役副社長）あて昭和６２年１１月１４日付け書面（乙１１）には、原告は、覚書に基づき指導料の支払を受けることについては原則的に了解するが、金額は従前と同額か又は少し増額すること、年額３００万円にしようとする旭化成株式会社の提案に対しては全面的に拒否すること、どうしても同社が原告に不利な要求をするなら、原告は弁護士を通じて交渉する所存であることが記載されている。この記載内容にかんがみると、原告が、旭化成株式会社から上記提案を受けて、従前、同社との間で行ってきた原契約を更新するための交渉とは様子が違うことに少なからぬ危機感を抱いていたことがうかがえる。したがって、上記証人Ｄの証言や当時の交渉状況を示す各書面（乙１０、１１）の記載内容に照らし、原告本人の上記供述は信用することができない。）」


(6)　１６頁３行目の「被告」から同４行目の「続けてきた。」までを「旭化成株式会社は、昭和６２年４月１日から平成８年３月３１日までの間、前記(2)の奨学寄付金（昭和６２年度ないし平成７年度分）として、名古屋大学医学部薬理学教室（ただし、あて先は同大学学長名）に、毎年８００万円の国庫納付手続による入金を続けた。」と改め、同行目の「しかし、」の次に「その間、」を加える。(7)　１６頁１１行目末尾の次に改行して、次のとおり加える。「（上記平成８年度の２００万円について、原告は、原告が旭化成株式会社に日本生化学会大会の運営資金を援助するように依頼したところ、旭化成株式会社がこれに応じて寄付したものであって、平成７年度以前の金員とは全く性質の異なるものである旨主張し、その裏付証拠として、同大会の大会賛助リスト（甲１９の１、２）を提出し、これに沿う原告本人の供述もある。しかしながら、①参加人が、旭化成株式会社は、日本生化学会大会に２００万円を寄付したことはなく、旭化成株式会社が原告担当窓口を含めて原告から上記２００万円が同学会の寄付に充てられたとの話を聞かされたことはない旨主張していること、②旭化成株式会社は、平成８年以前から日本生化学会に毎年１０万円を寄付しており、そのため毎年のように旭化成株式会社の名前が同学会の冊子に賛助企業として掲載されていること（乙１２の１～７、弁論の全趣旨）、③原告提出の大会賛助リスト（甲１９の１、２）は、参加人が援用する上記冊子（乙１２の１～７）に掲載された賛助企業名のみを記載したリストと同じ体裁のものにすぎないこと、④そもそも、民間企業が学会に寄付をする場合、当該学会に直接寄付するのが簡明かつ通常であって、これをわざわざ手続が面倒で煩瑣な国立大学を経由した方法で行うとは考えがたいことに照らし、原告本人の上記供述は信用することができない。他に、原告の上記主張事実を認めるに足りる証拠はない。）」
(8)　１７頁１２行目の「上記」を「前記」と改め、同１５行目の「確かに」から１８頁１行目末尾までを、次のとおり改める。
「確かに、原告の要求を受け、旭化成株式会社が、従前と同額の金員（８００万円）を、昭和６２年４月１日以降も原告に支払ってきた事実は認められるが、旭化成株式会社は、支払金額の増額等を求める原告の交渉態度や、新たな研究委託契約の締結という研究者にとって相応の価値を有するとも思われる譲歩案を拒否された交渉経緯等から、本件研究、エリル注の開発を巡る原告との紛争を回避し、以後の開発作業を円滑に進める趣旨から、従前、原告・旭化成株式会社間で取り交わしてきた原契約の延長に関する覚書を交わさないことにした上で、名実ともに奨学寄付金という費目により、原告の要求に応じたものにすぎないと推認される。したがって、このように、従来の原契約の延長に関する覚書を取り交わした上で、実質は研究委託費、形式上は奨学寄付金であるとされていた金員から、原契約の延長に関する覚書を取り交わさずに、名実（実質、形式）ともに奨学寄付金とされた金員が、旭化成株式会社から原告に支払われ続けたからといって、黙示にせよ、原契約の延長があったと推認することはできない。」
(9)　１８頁３行目の「上記」を「前記」と改め、同１１行目冒頭から同１６行目の「できない。」までを、次のとおり改める。
「(3)　原告は、原告と旭化成株式会社研究者との共著論文の存在を原契約延長の根拠の一つとして主張し、上記共著論文の存在自体は認められる（甲１３、１７、２２）。しかしながら、各論文の記載内容が本件に関連するものか否か、当該論文発表時における原告の関与がどのようなものであったのかを具体的かつ明解に説明する資料は見当たらない。」
(10)　１８頁２３行目の「他に」から同末行末尾までを改行した上で、次のとおり改める。
「(4)　また、原告は、①原契約は、その契約目的からみて延長を予定した契約であるから、約定の期間が到来しても自動的に終了せず、これを終了させるためには、一方当事者から契約延長をしない旨の意思表示が相手方当事者に対してなされることが必要である、②仮に、昭和６１年ないし６２年ころ、旭化成株式会社から原告に対して原契約を終了したい旨の意思表示が表明されていたとしても、それは、あくまでも、研究委託費の減額を主たる内容とする原契約６条の『別途契約』の締結を停止条件とするものであり、結局、『別途契約』は締結されなかったから、原契約終了の条件は成就することはなく、原契約終了の法的効果は生じていない、③旭化成株式会社は、原告との交渉の経過を通じて終始一貫、原告に対し、原契約の本件研究の範囲に属する臨床指導の依頼をしており、その対価としての昭和６２年度以降の奨学寄付金の額については、双方交渉の結果、従前と同額の８００万円とすることで口頭合意されたから、そのことにより原契約の延長が黙示的に合意されたことになる、④昭和６２年度以降平成７年度までは、毎年、契約の延長に関する覚書は作成されていないが、旭化成株式会社は、上記口頭合意に基づき、それ以前と同様に、原告の薬理学教室の研究費に使用されるとの認識の下に、毎年８００万円の奨学寄付金を支払い続け、原告も、原契約に基づく研究協力を続けたから、昭和６２年度以降平成７年度までは、黙示の合意による原契約の延長がされ続けたことになるとして、原告・旭化成株式会社間に原契約の延長に関する上記黙示の合意が存在したことを理由に、原契約は平成７年度（平成８年３月３１日）まで継続していたと主張する。


しかしながら、前記基本的事実及び前記２の認定事実によって認められる次の事実や経緯等、すなわち、①原契約は、原告への研究委託期間を同契約締結日である昭和５４年４月１日から２年間と約定し、同契約を自動更新する旨の契約条項を設けていないから、約定の期間が到来すれば終了することを前提としているものと解されること、②実際、旭化成株式会社は、昭和５６年度ないし昭和６１年度については、毎年、原契約の研究委託期間が終了するころに、原告との間で、原契約を更新する趣旨で、契約延長に関する覚書を作成してきたこと、③その後、旭化成株式会社は、昭和６０年４月２日、本件特許権１の発明について原告と共同で特許出願をし、昭和６１年１０月９日には、出願公開がされるに至り、原告と旭化成株式会社は、同年１２月１日付けで原契約７条２項の対価支払に関する対価契約を締結したこと、④対価契約が締結された段階で、旭化成株式会社は、原告に対し、昭和６２年３月３１日をもって（昭和６２年度以降）原契約の延長をしない旨を申し入れており、この申入れが、原契約６条の『別途契約』の締結を停止条件とする趣旨でなされたものであるとは解しがたいこと、⑤その後、原告と旭化成株式会社の間で、昭和６２年度以降の契約の枠組み（将来における両者の契約関係の在り方）について交渉がなされており、交渉の内容は研究委託費８００万円の減額にとどまるものではなかったこと、⑥ところが、原告が、８００万円ないしその増額を要求し、旭化成株式会社がこれを拒否する場合は、弁護士による交渉も辞さないとの強硬な姿勢を示したため、旭化成株式会社は、妥協策として、原契約の延長に関する覚書を取り交わすことも、原告に譲歩案として示した新たな研究委託契約を締結することもしないまま、原告の移籍先である名古屋大学医学部薬理学研究室への研究助成としての奨学寄付金という名目で、従前と同額の８００万円を支払うことにしたこと、⑦そして、旭化成株式会社は、昭和６２年度以降、毎年、原告と原契約の延長に関する覚書を取り交わさないまま、上記奨学寄付金８００万円の支払を続けていたが、平成５年１０月２８日に本件特許権１が登録され、平成７年６月３０日にその実施品であるエリル注について製造承認がされ、同年９月１８日に発売が開始されるに至り、対価契約に基づく旭化成株式会社の原告に対する実施料の支払を開始することになったため、上記奨学寄付金の支払を平成７年度をもって中止する旨を原告に申し入れたこと、⑧この段階に至っても、原告は、上記奨学寄付金の支払の継続を要求したため、旭化成株式会社は、大幅に減額した２００万円を平成８年度に限って支払うこととし、平成９年度以降については、上記奨学寄付金を支払っていないことを総合すると、昭和６２年度以降平成７年度まで黙示の合意による原契約の延長がされ続けていたとは到底認めがたく、むしろ、原契約は昭和６２年３月３１日の経過をもって終了したとみるのが相当である。そして、他に、原告主張の上記黙示の合意の存在を認めるに足りる証拠はないから、原告の上記主張も採用することができない。
(5)　さらに、原告は、原契約が昭和６２年３月３１日をもって終了していないことの理由として、仮に、旭化成株式会社が原告に対して、原契約を一方的に解消することを申し入れていたとするならば、原告は、旭化成株式会社の支出した研究開発費を同社に支払い、全ての技術的データを買い受け、他の企業にそれを提供して、目的医薬品の開発を進めていたはずであると主張する。しかしながら、前記２で認定したところによれば、旭化成株式会社は、昭和６２年３月３１日以降も、それまでに原契約に基づく本件研究によって得られた成果の商業化を推進していたのであるから、それ以前である原契約の延長をしない旨を原告に申し入れた段階で、旭化成株式会社が上記成果の商業化を行わないことを決定していたとは認めがたい。したがって、上記申入れがなされた段階で、原告が旭化成株式会社から上記成果を買い受ける余地があったとは到底いえないから、原告の上記主張は採用することができない。
そして、他に、原契約が延長されることなく昭和６２年３月３１日をもって終了したことと相いれない事情は見出せないから、結局、本件全証拠によっても、原契約が延長されたと認めるに足りない。」
(11)　１９頁１行目冒頭の「(4)」を「(6)」と改め、同４行目末尾の次に「そうすると、本件特許権２（出願年月日平成８年６月１０日）の発明は、原契約が終了した昭和６２年３月３１日から１年が経過した後に取得されたものであるから、原告と旭化成株式会社の承継人である参加人の共有とはならず、また、この点について、参加人の原告に対する実施対価支払義務も生じない。」を加える。
２　争点(2)（本件特許権２の発明時期）について
争点(2)についての判断は、次のとおり訂正するほかは、原判決１９頁５行目から２１頁７行目までに記載のとおりであるから、これを引用する。
【原判決の訂正】
(1)　１９頁５行目冒頭の「４(1)」を「１」と、同１０行目の「被告」を「旭化成株式会社の承継人である参加人」と、同１５行目冒頭の「(2)」を「２」とそれぞれ改める。
(2)　２０頁５行目の「３１行」を「３２行」と改め、同１６行目冒頭から同２５行目末尾までを次のとおり改める。
「３　前記のとおり、本件特許権２は、成分や薬効に関して特許性が与えられたのではなく、その物性としての温度安定性と打錠性が著しく優れている点に特徴点が認められて、特許権が与えられたものである。そうすると、本件特許権２の発明時期は、これらの物性が特許出願を行うことに耐えられる程度まで確定的に明らかになった時点とみるのが相当である。また、本件特許権２の従来技術の一つに位置づけられた塩酸ファスジル・３水和物（特願平７－１６３３４１号明細書）は、この点に関する参加人の主張も斟酌すれば、平成７年６月ころに特許出願されたものと認められ、先願主義の下では、一般に特許出願に近接した時点に発明されたものと推認される。そして、本件全証拠によっても、本件特許権２の発明について、特許出願をことさら遅らせる特段の事情の存在を認めるに足りないことを合わせ考慮すると、本件特許権２の発明（優先日は平成７年７月３日）は、その特許出願手続に要する期間を考慮しても、遅くとも平成７年６月、７月ころまでに発明されたと推認するのが相当である。


４　この点について、原告は、本件特許権１の発明について特許出願がなされた翌年である昭和６１年には、同特許明細書記載の製法によりメタノール再結晶品として得られる塩酸ファスジル無水物が、４０℃湿度７０％の環境下で1/2水和物に変化することが既に確認されており、温度安定性も良好であることも同時に判明していたから、本件特許権２の発明は本件特許権１の発明と同時期に発明された旨主張し、これに沿うかのような原告本人の供述や原告の陳述書（甲１１）、Ｈ（以下『Ｈ』という。）の各陳述書（甲１２、２０）がある。そこで検討するに、原告本人（速記録２０～２１頁）は、『これ（本件特許権２の1/2水和物）は、もうエリル注を見付けた段階で、我々は見付けておりました。』、『（昭和６０年ころには）分かっておりました。』と供述し、原告の陳述書（甲１１）には、『当時の開発上の昀も大きな出来事の一つに、現在のエリル……の結晶の処理についての決断がありました。つまり、特許（裁判所注：本件特許権１の明細書）に記載されている普通の方法でエリルを合成すると、いろんな形の結晶が得られることが分かった。つまり、同じエリルという物質であるにもかかわらず、結晶の大きさや形が異なっていることがわかったわけである。このような結晶多形という現象は、他の薬剤でもよく観察されることであって、当時（１９８７～８８年頃）……プロジェクトのリーダーであったＨ氏（裁判所注：Ｈのこと）……などが、私が考えていた通り、結晶多形はエリルの結晶中の水含量が異なることによることを確かめていた。つまり、1/2から３分子の水加物に至るまで、数種類の水の含量が異なる結晶が混在していたわけである。このような場合、本体であるエリルの安定した基準（規格）を作るためには、水の含量を一定にすることが必須であると考えられた。そこで、一番単純な方法として水分を完全に除去した無水物を作り、それをエリル注用として用いることにしたわけである。それを用いたのが発売当初のエリル注であります。しかし、後年現在使用されている1/2水加物であるエリル注Ｓに取って代わったのは、錠剤用と同じ原薬を使うという利便性からであり、1/2分子の水を含むエリル注Ｓが市販されることになった。つまりエリル注Ｓは、１９８７年（裁判所注：昭和６２年）当時原告を含む研究開発に従事していた責任者にとっては、周知の事実であったわけであります。』との記載がある。また、Ｈの陳述書には、『エリル注とエリル注Ｓとが基本的には同一化合物であり、薬理学的には相同であること、および、エリル注Ｓ特許（裁判所注：本件特許権２の発明）を構成する要件が、Ａ―旭化成共同研究の中ですでに判っていた……。』（甲１２）、『過酷試験において、本原体（裁判所注：塩酸ファスジル原体）の……熱安定性については担保されました。……我々は、データの不安定性が、原体の『結晶多型』に起因すると仮定し、原体の単一化を図った。製造昀終工程『メタノール晶析』に出てくる標品を室温（常温、常湿）に放置しておくと、主として1/2水和物が出現してくることを突き止めた。そのため、この多型化を防ぐため、水再結晶標品を摂氏１００度以上にさらし、無水物を得、原体の単一化をはかり、果たして品質規格を設定することができた。この『結晶多型』については、Ａ先生……にも周知して頂いていたと記憶しております。……つまり、塩酸ファスジル原体には、無水物、1/2水和物、３水和物（後に判った）が含まれ、高温化にて放水の後、無水物になると結論つけた、と記憶している。……また、この塩酸ファスジル原体の結晶多型について、製造承認のための厚生省の事前審査の際、原体に含まれる類縁化合物と水和物に関し指摘され、基礎研究サイトで対応したことは今も記憶に新しい。以上のことより、塩酸ファスジル1/2水和物は、１９８６年（裁判所注：昭和６１年）には確認され、Ａ先生をはじめ、関係者には周知が諮られていたと記憶する。』（甲２０）との記載がある。
しかしながら、Ｈの陳述書（甲２０）に記載された『熱安定性』は、『無水物』に関することであって、『1/2水和物』に関することではないと考えられ、結局、原告がプロジェクトのリーダーであったとしているＨの各陳述書（甲１２、２０）は、いずれも本件特許権２の発明が特許性を認められた特徴点である物性としての温度安定性と打錠性について何ら触れていない。そして、上記原告本人の供述や原告及びＨの各陳述書（甲１１、１２、２０）の記載によっても、いつ、どのような経緯で、誰が本件特許権２の発明物質である1-（5-ｲｿｷﾉﾘﾝｽﾙﾎﾆﾙ）ﾎﾓﾋﾟﾍﾟﾗｼﾞﾝ塩酸塩1/2水和物を発見又は作り出し、特許性が認められた上記特徴点（温度安定性と打錠性）を確知し、しかも、その過程において原告がどのように関与したかは明らかではなく、むしろ、原告は関与していないのではないかとの疑問すら生じるから、本件特許権２の発明は本件特許権１の発明と同時期に発明された旨の上記原告本人の供述や各陳述書の記載はいずれも信用することができない。そして、他に、原告の上記主張事実を認めるに足りる証拠はなく、結局、前記３の本件特許権２の発明時期に関する推認は左右されない。」(3)　２０頁末行冒頭の「(3)」を「５」と、２１頁６行目の「被告」を「旭化成株式会社の承継人である参加人」とそれぞれ改める。
３　争点(3)（参加人の原告に対する訴えの適否）について訴訟の係属中に当該訴訟の目的である義務を承継した第三者（承継人）が当該訴訟に参加する場合（民事訴訟法５１条）、承継人は、参加申出とともに、被承継人の相手方当事者に対して義務の不存在を内容とする消極的確認請求を定立することが必要であるとされている。
参加人（承継人）は、当審において、上記の趣旨に沿って、本件訴訟への参加申出とともに、原告（相手方当事者）に対する各請求（原告が本件特許権２について持分権を有していないことの確認請求と、原契約及び対価契約に基づく参加人の原告に対する実施対価支払義務のないことの確認請求）を定立した。ところが、旭化成株式会社（被承継人）は、本件訴訟から脱退し、これに対応して、原告は、原審以来の原告の各請求（本件特許権２の特許権持分移転登録手続請求と、原契約及び対価契約に基づく実施対価支払義務の存続確認請求）の相手方をいずれも旭化成株式会社から参加人に変更した。したがって、本件訴訟は、結局、原告、旭化成株式会社及び参加人の三当事者訴訟から、原告・参加人間の二当事者対立訴訟に帰着した。


平成１１年（行ケ）第２０４号取消決定取消請求事件（平成１２年１０月２日口頭弁論終結）
判　　　　　決
原　　　　　　告　　　日本電気株式会社
代表者代表取締役　　　【Ａ】
訴訟代理人弁理士　　　【Ｂ】
同　　　　　　　　　　【Ｃ】
被　　　　　　告　　　特許庁長官　【Ｄ】
指定代理人　　　　　　【Ｅ】
同　　　　　　　　　　【Ｆ】
同                    【Ｇ】
同                    【Ｈ】
主　　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた判決
１　原告
特許庁が平成１０年異議第７５５３０号事件について平成１１年５月３１日にした決定を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は、名称を「半導体モジュール」とする特許第２７５２６１５号発明（昭和６２年１月２３日出願、平成１０年２月２７日設定登録、以下「本件発明」といい、その特許を「本件特許」という。）の特許権者である。【Ｉ】は、平成１０年１１月１８日、本件特許につき特許異議の申立てをし、特許庁は、同申立てを平成１０年異議第７５５３０号として審理した上、平成１１年５月３１日に「特許第２７５２６１５号の特許を取り消す。」との決定（以下「本件決定」という。）をし、その謄本は同年６月９日原告に送達された。
２　本件発明の要旨
半導体レーザと、少なくとも１個のレンズと、ファラデー回転子・永久磁石と、偏向分離素子とからなるアイソレータ、および温度制御素子とで構成される半
導体モジュールにおいて、
少なくとも半導体レーザとファラデー回転子とを気密容器内で同一の温度制御素子上に配置して、半導体レーザおよびファラデー回転子を共に所望の一定温度に保つように温度制御したことを特徴とする半導体モジュール。
３　本件決定の理由
本件決定は、別添決定書写し記載のとおり、本件発明が、特開昭６１－７０５１６号公報（以下「刊行物１」という。）及び特開昭５９－１９７１８６号公報（以下「刊行物２」という。）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないとした。
第３　原告主張の本件決定取消事由
１　本件決定の理由中、本件発明の要旨の認定（決定書２頁３行目～１６行目）、刊行物１、２の記載事項の認定（同２頁末行～７頁５行目、８頁１２行目～９頁３行目）並びに本件発明と刊行物１記載の発明との一致点及び相違点の認定（同７頁８行目～８頁１０行目）は認める。
本件決定は、上記相違点についての判断を誤った結果、本件発明が刊行物１、２記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとの誤った結論に至ったものであるから、違法として取り消されるべきである。
２　取消事由（相違点についての判断の誤り）
本件決定は、本件発明と刊行物１記載の発明との相違点、すなわち、「本件発明における半導体モジュールが、温度制御素子を備えており、該半導体モジュールの構成要素の内の少なくとも半導体レーザとファラデー回転子とを気密容器内で同一の温度制御素子上に配置し、該半導体レーザとファラデー回転子とを共に所望の一定温度に保つように温度制御しているのに対し、刊行物１に記載の発明における半導体モジュールは、このような構成を備える点については格別な記載がなされていない点」（決定書８頁１行目～９行目）につき、「この相違点には格別な点は存在しない。」（同１１頁１６行目～１７行目）と判断したが、次のとおり、誤りである。
(1)　本件発明の技術課題について
本件決定は、当業者における温度対策の課題の認識につき、「半導体レーザの波長は温度変化の影響を受けることは従来周知の事項であり、またファラデー回転子は温度変化の影響を受けることも従来周知の事項（必要ならば、特開昭５４－７８１５３号公報参照）であり、これらの半導体レーザ、ファラデー回転子をその構成要素とする半導体モジュールにおける温度対策の認識は当業者における常識的な事項であるということができ、」（決定書９頁１３行目～２０行目）と認定したが、本件発明における技術課題とその解決方法は、単に、半導体レーザの波長及びファラデー回転子が、温度変化の影響を受けるとの知見のみから導き得るものではない。
すなわち、本件発明は、ファラデー回転子を構成要素とする光アイソレータのアイソレーションが、使用温度と波長の両方からの影響を受ける点に着目したものであって、アイソレーション特性のピーク波長（アイソレーションが最大となる波長）が温度依存性を有し、かつ、ピーク波長が半導体レーザの発振波長とは逆に温度上昇に伴って減少するとの知見に基づき、所定のアイソレーションを得るための温度範囲が、半導体レーザの発振波長を同時に考慮するとより狭くなるという技術課題を認識した上、その解決のため、それぞれの特性変動が互いに影響を及ぼし合う半導体レーザと光アイソレータによって構成される半導体モジュールにおいて、半導体レーザとファラデー回転子に対して温度制御手段を適用するために、少なくとも、半導体レーザとファラデー回転子を気密容器内で同一の温度制御素子上に配置し、所望の一定温度に保つように温度制御することにより、半導体レーザの発振波長及び出力の安定化と光アイソレータの高アイソレーション化とを相乗的に作用させる構成としたものである。


本件決定の引用する特開昭５４－７８１５３号公報（甲第５号証、以下「周知例」という。）には、ファラデー回転子が温度変化の影響を受けることについての記載はあるものの、ファラデー回転子のアイソレーション特性にどのような温度依存性があるかについては全く記載がないので、周知例の記載から、ファラデー回転子のアイソレーション特性のピーク波長が温度依存性を有し、かつ、ピーク波長が半導体レーザの発振波長とは逆に温度上昇に伴って減少するとの知見を得ることはできず、ひいて、本件発明の上記技術課題、及びその解決としてアイソレータと半導体レーザから成る半導体モジュールに温度制御を施す必要性を認識することはできない。
なお、被告は、上記技術課題は明細書の記載に基づかないものであると主張するが、本件明細書には「ΔＴ＝±３５℃の温度変化およびΔλ＝±２０nmの波長変化をにより、アイソレーションは無限大から各々３２ｄB、３４ｄBまで変化する。以上述べた内容は、温度変化と波長変化を別個に取り扱ったが、両方を同時に考慮するとより複雑になる。第５図に、波長λ＝１３１０nm、温度Ｔ＝２５℃でファラデー回転角θＦ＝４５degとなるＹＩＧを用いた場合に使用温度・波長範囲（－１０～６０℃、１２９０～１３３０nm）で実現できるアイソレーションの関係を示す。これにより明らかなように、アイソレータの使用範囲で実現できるアイソレーションは、２５ｄB程度であり、３０ｄB以上のアイソレーションを実現することはできない」（３欄３１行目～４２行目）と記載されており、この記載及び上記第５図は、まさに上記の技術課題を導き、開示した内容にほかならない。(2)　刊行物２記載の温度制御手段の適用可能性について本件決定は、「上記刊行物１に記載された発明の半導体モジュールにおいて、その温度対策の必要性はその状況に応じて適宜判断され、その対策の実施は適宜必要に応じてなされるものである。しかるに、上記刊行物１に記載された発明の半導体モジュールにおいて、その温度対策の実施にあたり、該対策の技術手段として、当該技術手段の適用により該半導体モジュールの温度変化に対する性能の安定に寄与することが明らかな上記刊行物２に記載された公知の技術手段を適用することは両者の技術の類似性からして何ら困難性を要することではない。」（決定書９頁２０行目～１０頁１２行目）とするが、誤りである。すなわち、刊行物１には、温度対策を要するような課題を示唆する記載は全く存在しない。そうすると、刊行物１記載の発明について、半導体レーザとファラデー回転子を気密容器内に配置して一定の温度に保つような温度対策の必要性を認識することは、上記(1)のアイソレーション特性に係る知見とこれに基づく本件発明におけるような技術課題の認識があって、初めて可能となるものであり、状況に応じて適宜判断されるものではない。
また、刊行物２には、半導体レーザと光複合素子とを真空に保たれた保護部材内で一定の温度に保つようにした構成が開示されているものの、そこに記載された発明は、刊行物１記載の発明とはその技術分野及び動作原理を異にする発明であるから、刊行物１記載の半導体モジュールにおいて、半導体レーザとファラデー回転子とを同じ気密容器内に配置して温度対策を実施することの起因ないし契機となり得るものではなく、その技術手段を適用することが困難性を要することではないということはできない。
なお、この点に関し、本件決定は、刊行物２記載の発明における「真空に保たれた保護部材内」、「温度が一定になるように熱電素子により温度制御された基板上」は、それぞれ、本件発明における「気密容器内」、「温度制御素子上」に相当すると認定する（決定書９頁３行目～９行目）が、両者の構成、技術分野及び動作原理の相違からして、この認定も誤りというべきである。
(3)　本件発明の作用効果について
本件発明は、少なくとも半導体レーザとファラデー回転子とを気密容器内で同一の温度制御素子上に配置し、所望の一定温度に保つように温度制御することによって、半導体レーザの発振波長及び出力の安定化と、アイソレータの高アイソレーション化とが相乗的に影響を及ぼし合うことになり、非常に簡単な構成にもかかわらず、半導体レーザの発振波長及び出力の安定化並びに高アイソレーション化において、従来技術からは予測できない格別の作用効果を奏するものである。本件決定は、本件発明が奏するこのような作用効果を看過した誤りがある。
(4)　以上の諸点からして、本件発明と刊行物１記載の発明との上記相違点につき、「この相違点には格別な点は存在しない。」とした本件決定の判断は誤りである。
第４　被告の反論
１　本件決定の認定判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。２　取消事由（相違点についての判断の誤り）について
(1)　本件発明の技術課題について
本件明細書には、原告の主張するような半導体レーザの発振波長とその温度依存性について何ら記載がなく、また、アイソレータの温度・波長依存性によるアイソレーション特性との関連づけに基づいて、原告の主張するような技術課題を導き、開示した記載もないから、原告の主張する前記技術課題は本件明細書の記載に基づくものではなく、失当である。
仮に、本件発明の技術課題が原告の主張するとおりであるとしても、本件発明における温度対策の認識は容易である。すなわち、周知例記載のファラデー回転子を持つアイソレータの温度・波長依存性は実質的に本件発明におけるアイソレータの温度・波長依存性そのものを意味しているといえるから、温度と波長の両方を同時に考慮した場合のアイソレーション特性までは周知例には直接示されていないものの、温度及び波長のそれぞれの依存性から適宜得られるものであり、アイソレーション特性から温度依存性が周知の半導体レーザとの組合せにおいて原告主張の技術課題に相当する課題は容易な推定事項にすぎず、これに基づく温度対策の認識は格別なことではない。
(2)　刊行物２記載の温度制御手段の適用可能性について刊行物１に記載された半導体モジュールの構成要素としての半導体レーザとファラデー回転子に温度依存性が存在することは周知であるから、その温度対策の必要性は当業者において適宜判断できることである。また、刊行物２には、半導体レーザと複数の光複合素子とを真空に保たれた保護部材内で温度が一定になるように、熱電素子により、温度制御された基板上に設け、光複合素子と半導体レーザの温度を所望の一定温度に保つようにした構成が記載されている。そして、両者は半導体レーザと光素子（光複合素子、ファラデー回転子等）との組合せ装置という視点からは共通するものであり、その技術分野の類似性から見てその適用は困難なものではなく、刊行物２記載の発明の温度制御手段を刊行物１記載の発明の半導体モジュールに適用することには、何らこれを阻害する理由はない。


なお、本件決定が刊行物２記載の発明を引用した趣旨は、温度制御手段そのものの引用であり、互いに影響を及ぼし合う複数の温度制御対象物を所望の一定温度に保つという技術的視点から見ると、当該温度制御手段としての「真空に保たれた保護部材内」と「気密容器内」、「温度が一定になるように熱電素子により温度制御された基板上」と「温度制御素子上」とは、それぞれ、その機能、構成において格別差異はなく、この点に関する原告の主張は失当である。
(3)　本件発明の作用効果について
上記のとおり、本件発明と刊行物２記載の発明の温度制御手段は、その原理において共通するものであるから、刊行物２に記載された温度制御手段を、刊行物１記載の発明に適用すれば、本件発明と同様の作用効果が容易に予測できるというべきである。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由（相違点についての判断の誤り）について
(1)　本件発明の技術課題について
原告は、本件発明の技術課題は、所定のアイソレーションを得るための温度範囲は半導体レーザの発振波長を同時に考慮するとより狭くなるという問題であって、この技術課題は、光アイソレータにおけるアイソレーション特性のピーク波長が温度依存性を有し、かつ、ピーク波長が半導体レーザの発振波長とは逆に温度上昇に伴って減少するとの知見に基づいて初めて得られたものであるところ、このような知見ないし技術課題は本件明細書に開示されている旨主張する。しかしながら、本件明細書（甲第２号証）の記載（３欄３１行目～４２行目）及び第５図には、光通信光源として一般的に使用される波長範囲及び温度範囲を前提として、波長依存性及び温度依存性を同時に考慮した場合におけるファラデー回転子の波長及び温度とアイソレーションとの関係自体が示されているとはいえるものの、半導体レーザの発振波長の変化とアイソレーションとの関係や、光アイソレータのピーク波長に関する開示はなく、この記載及び図示から、原告の主張するような知見ないし技術課題を読み取ることは到底できないというべきである。かえって、本件明細書（甲第２号証）には、「発明が解決しようとする問題点」として「ファラデー回転子は、材料の特性により周囲の温度変化および使用する光の波長によりファラデー回転角が変化するので、光通信用光源に要求される広範な温度、波長範囲において、高いアイソレーションを実現することができないという問題があった。」（３欄５行目～９行目）、「本発明は、光アイソレータを有する半導体モジュールにおいて、ファラデー回転角の波長・温度依存の２つの問題のうちデータ、温度依存性の問題を解決した半導体モジュールを提供することを目的としている。」（３欄４７行目～末行）との、また、効果に関し「このように半導体レーザ２５とファラデー回転子２９を、温度制御素子２４により一定温度に保持することで、ファラデー回転子２９の温度特性問題を解決するとともに、半導体レーザ２５の発振波長が温度により変化する問題をも解決することが可能となるので、間接的にファラデー回転子２９の波長依存性の問題をも緩和する効果を有している。」（４欄３６行目～４２行目）との各記載がある。これらの記載及び本件発明の「少なくとも半導体レーザとファラデー回転子とを気密容器内で同一の温度制御素子上に配置して、半導体レーザおよびファラデー回転子を共に所望の一定温度に保つように温度制御した」との要件にかんがみると、本件発明は、ファラデー回転子の有する温度依存性及び波長依存性のうちの温度依存性に起因する回転角の変化の問題を解決すべき技術課題としたものであり、波長依存性に起因する同様の問題は、本件発明においては、半導体レーザの温度変動対策を通じて間接的に緩和される程度の副次的効果とされているにすぎないものと認められる。そして、刊行物２（甲第４号証）の「固体偏向素子をはじめとする光複合素子、また半導体発光素子のそれぞれは環境温度に性能が大きく左右される。例えば半導体レーザは0.3nm／℃で波長が変わり、１mA／℃で動作電流が変り定電流で駆動しているとその分レーザ出力の変動となって現われる。」（１頁右欄１６行目～２頁左上欄１行目）との記載、及び周知例（甲第５号証）の「一般にファラデー効果（常磁性体のベルデ定数、強磁性体のファラデー旋光能）は波長依存性、温度依存性が有り、波長又は温度の変化により旋光能が４５◯からずれ、アイソレーション特性の劣化を招く。」（２頁左上欄１行目～５行目）との記載に照らして、一般的に、刊行物１に記載されたような半導体モジュールにおいて、半導体レーザが温度依存性を、ファラデー回転子が温度依存性及び波長依存性を有し、当該温度依存性及び波長依存性によって半導体レーザ及びファラデー回転子の特性が変化することは当業者に周知の事項であると認められる。したがって、これらについて温度対策を必要とすることは当業者における常識的な事項であるから、前示認定の本件発明の技術課題は、このような周知の温度対策の必要性と格別異なる程度のものではないというべきである。


(2)　刊行物２記載の温度制御手段の適用可能性について原告は、温度対策の課題の示唆のない刊行物１に記載された発明につき、半導体レーザとファラデー回転子を気密容器内に配置して一定の温度に保つような温度対策の必要性を認識することは、その主張の上記知見及びこれに基づく技術課題の認識があって初めて可能となる旨主張する。しかしながら、刊行物１自体に温度対策の課題が記載ないし示唆されていないとしても、一般的に、刊行物１に記載されたような半導体モジュールにおいて、半導体レーザ及びファラデー回転子につき温度対策を必要とすることが当業者における常識的な事項であって、本件発明における技術課題も、そのような温度対策と異なるものでないことは前示のとおりである。そして、このような温度対策として、半導体レーザとファラデー回転子とを気密容器内に配置して一定の温度に保つような方策を排除する理由は格別見当たらないから、原告の上記主張は失当といわざるを得ない。ところで、刊行物２（甲第４号証）には「本発明の目的は、小型で性能の安定した半導体装置を提供することにある。本発明は、少なくとも半導体の発光素子およびこの半導体発光素子からの光が導入される光複合素子を同一基板上に設け、この基板上の温度を一定に保つことによって上記目的を達成するものである。」（２頁左上欄９行目～１５行目）との記載があるところ、そのような性能の安定化が、信頼性等の面から、各種装置・機器に要請される普遍的な技術的要請事項であることは技術常識である。そして、刊行物１に記載された半導体装置の構成部材である「半導体レーザ」及び「ファラデー回転子」等が、環境温度等の変動によりその特性が変動する温度依存性を具備することは前示のとおり周知の事項であるから、当該装置が温度変化の生じる環境において使用される場合には、その性能の安定化を図るという普遍的な技術的要請から、刊行物２に記載される環境温度対策手段を適用することは、当業者ならば容易に想到できることである。原告は、さらに、刊行物２記載の発明が、刊行物１記載の発明と、技術分野及び動作原理を異にするから、刊行物１記載の半導体モジュールにおいて、半導体レーザとファラデー回転子とを同じ気密容器内に配置して温度対策を実施することの起因ないし契機となり得るものではない旨主張する。しかしながら、刊行物２に「半導体レーザと個体偏向素子等の光複合素子とを備えた半導体装置において、該装置の安定した性能を得るために、その構成要素である環境温度の変化によりその性能が左右される固体偏向素子等の光複合素子と半導体レーザとを共に、真空に保たれた保護部材内で、温度が一定になるように熱電素子により温度制御された基板上に設け、これにより、上記光複合素子と半導体とを所望の一定温度に保つようにした構成」（決定書８頁１３行目～９頁２行目）が記載されていることは当事者間に争いがなく、刊行物２に開示されたこの構成は、温度依存性のある半導体レーザ及び光複合素子等の構成要素を所望の一定温度に保つ上記温度制御手段にほかならないから、これを、同じ温度依存性を持つ光学部材である刊行物１の半導体レーザ、ファラデー回転子等に適用できない技術上の制約は認められない。したがって、原告の上記主張は採用することができない。
なお、本件決定が、刊行物１記載の半導体モジュールに刊行物２記載の発明の構成を適用するに当たって、刊行物２に記載された「真空に保たれた保護部材内」、「温度が一定になるように熱電素子により温度制御された基板上」が、それぞれ、本件発明の「気密容器内」、「温度制御素子」に相当すると認定したことについて、原告は、両者の構成、技術分野及び動作原理の相違から、それが誤りである旨主張する。
しかし、まず、「真空に保たれた保護部材」とは、真空に保たれている以上、「気密」であり、当該保護部材内には本件発明と同様の半導体レーザ、レンズ等のレーザ発生・出射部材を内包するものであるから、刊行物２に記載された「真空に保たれた保護部材内」は、本件発明における「気密容器内」に相当するとした本件決定の認定に誤りはない。
次に、刊行物２に記載された「温度が一定になるように熱電素子により温度制御された基板」は、「熱電素子２（たとえばペルチェ素子）を駆動し基板１１を一定温度に保持する為各機能素子はほぼ同一の温度に保持され」（甲第４号証明細書２頁左下欄１行目～３行目）るというものであり、基板の機能・作用としては他に格別の機能・作用は記載されていないので、当該基板は、熱電素子と一体となって、半導体レーザ等の各機能素子を一定温度の保持する熱源機能を担うものということができる。他方、本件発明の「温度制御素子」は、「この温度制御素子２４上には、半導体レーザ２５、・・・およびファラデー回転子２９がそれぞれ配置されている。」（甲第２号証４欄１９行目～２２行目）、「このように半導体レーザ２５とファラデー回転子２９を、温度制御素子２４により一定温度に保持する」（同４欄３６～３７行）との記載から、半導体レーザ等を一定温度に保持する熱源機能を有するものということができる。したがって、この両者を対比すれば、刊行物２記載の「温度が一定になるように熱電素子により温度制御された基板上」と本件発明の「温度制御素子」とは、その機能において同様であるから、前者が後者に相当すると認定した本件決定に誤りはないというべきである。
(3)　本件発明の作用効果について
刊行物１記載の半導体モジュールの半導体レーザ及びファラデー回転子につき、それぞれ温度変動対策を講じることにより、ファラデー回転子については温度変動に伴う回転角の変化によるアイソレーション特性の劣化を防ぐ効果を奏すること、半導体レーザについては発振波長の安定化の効果を奏するとともに、副次的にファラデー回転子の波長依存性によるアイソレーション特性の劣化を防ぐ効果をも奏し、これらがあいまって、高アイソレーション化等の効果を奏することは、刊行物２及び周知例の各記載に基づいて、当業者が容易に予測し得ることであり、格別なものということはできない。
(4)　したがって、本件発明と刊行物１記載の発明との相違点につき、「この相違点には格別な点は存在しない。」とした本件決定の判断に誤りはない。２　以上のとおり、原告主張の本件決定取消事由は理由がなく、他に本件決定を取り消すべき瑕疵は見当たらない。
よって、原告の請求は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第１３民事部
裁判長裁判官    　篠　原　勝　美
裁判官    　石　原　直　樹
裁判官    　宮　坂　昌　利