(ア)　相違点１については，この種の装置において，プローブをマウントす　る部材として，ベースにマウントされたプローブテーブルは，本件特許に係る明細書（以下「本件明細書」という。）においても「分析プローブステーションは，半導体製造施設および設計施設において広範に使用されている。・・・典型的には，プローブステーションには，プローブを装着するためのテーブルを備えたベース機械・・・が含まれている。」（１頁１１～１８行）と記載されているように当業者に良く知られており，刊行物１発明において，プローブをマウントする部材としてのチャックを備えたＸＹステージとは別の，ベースにマウントされたプローブテーブルとするのは，当業者であれば適宜なし得る程度のものと認められる。(イ)　相違点２については，特開平２－２００３８９号公報（甲５。以下「刊行物２」という。）には，制御可能な複数の波長を供給するためのレーザシステムであって，単一のビーム経路に沿って基本波のビームを発生するレーザと，該ビームを受信し，前記基本波の第２高調波を発生することが可能な波長変換素子と，出力ビームの波長を選択する波長選択板とを具備したレーザ加工のための照射システムが記載されている。言い換えると，複数の波長でビームライン上に選択的に出力ビームを発生する光学系が記載されており，しかも，加工に使用するレーザ光として，刊行物１に記載された装置が対象とするＩＣについて，加工すべき対象（例えば，パッシベーション層）の材質に適した波長が選択されることは，従来周知であり，さらに，本件発明１において，選択可能な複数の波長を３つ以上とした点には，単に選択可能な波長を増やしたということ以上に格別の技術的意義が存するとは解されないので，本件発明１は，刊行物１発明に刊行物２記載の事項等を適用することにより容易に創出し得たものということができる。(ウ)　相違点３については，刊行物１発明は，顕微鏡に搭載され，ビームライン上の顕微鏡光学系を通して出力ビームを顕微鏡の視野へ供給する小型ＹＡＧレーザを具備するものであるから，波長が単数か複数かは不明ではあるが，少なくとも或る波長に対して透明な光学系を含んでいるといえる。そして，顕微鏡で対応すべき波長が複数の場合，それぞれの波長に対して透明であることが必要であり，これは当業者が通常設計上配慮すべき必然的な技術事項であるといえる。(エ)　以上検討したごとく，本件発明１は，刊行物１発明に刊行物２に記載　の事項を適用し，その際，当業者に良く知られている事項及び当業者が通常設計上配慮すべき必然的な技術事項を施すことにより，当業者が容易に発明をすることができたものと認める。
(2)　本件発明２の進歩性について
ア　本件発明２と刊行物１発明とを対比すると，両者は，「ベースと，対象を保持するために，前記ベースにマウントされたステージと，前記対象のためのプローブをマウントする部材と，前記ベースにマウントされ，前記ステージ上に保持された対象の上に視野を有する顕微鏡と，前記顕微鏡と共にマウントされ，ビームライン上の顕微鏡光学系を通して出力ビームを前記顕微鏡の視野へレーザを供給するプローブステーションシステム」である点において一致しているが，次の点で相違している。
(ア)　プローブをマウントする部材が，本件発明２は，対象を保持するため　のステージとは別のベースにマウントされたプローブテーブルであるのに対し，刊行物１発明は，チャックを備えたＸＹステージである点（以下「相違点４」という。）
(イ)　本件発明２のレーザは，複数の波長でビームライン上に選択的に出力ビームを発生する光学系を含んでいて，前記複数の波長が，３つ以上であるとする構成を具備するのに対し，刊行物１発明は，このような構成が不明である点（以下「相違点５」という。）
(ウ)　本件発明２の顕微鏡が，複数の波長に対して透明な光学系を含んでいるのに対し，刊行物１発明は，このような構成が不明である点（以下「相違点６」という。）
イ　相違点を検討するに，相違点４ないし６は，それぞれ，前記(1)において検討した相違点１ないし３にそれぞれ相当しており，したがって，本件発明２は，刊行物１発明に刊行物２に記載の事項を適用し，その際，当業者に良く知られている事項及び当業者が通常設計上配慮すべき必然的な技術事項を施すことにより，当業者が容易に発明をすることができたものと認められる。
(3)　本件発明３の進歩性について
ア　本件発明３と刊行物２に記載の発明（以下「刊行物２発明」という。）を比較すると，両者は，「制御可能な複数の波長を供給するためのレーザシステムであって，単一のビーム経路に沿って基本波長のビームを発生する固体レーザと，単一のビーム経路内の１以上の非線形光学系であって，前記レーザによって発生されたビームを受信し，前記基本波長の高調波を発生することが可能な非線形光学系と，出力ビームの波長を選択する切替可能な光学系とを具備したシステム」である点で一致し，次の点で相違している。
(ア)　本件発明３の非線形光学系は複数の高調波を発生することが可能であ　るのに対し，刊行物２発明は１つの高調波のみを発生する点（以下「相違点７」という。）
(イ)　本件発明３は単一のビーム経路内の複数の高調波を受信し減衰することができる可変減衰器を有しているが，刊行物２発明はこのような可変減衰器を有していない点（以下「相違点８」という。）
イ　相違点について検討する。
(ア)　相違点７については，この種のレーザシステムにおいて，複数の高調　波を発生することが可能な非線形光学系を設けることは，特開平２－１２６２４２号（甲７の(1)。以下「刊行物４」という。），特開平２－３０１１７８号（甲７の(2)。以下「刊行物５」という。）及び特開昭６４－６４２８０号（甲７の(3)。以下「刊行物６」という。）にもみられるごとく周知技術であり，刊行物２発明にこの周知技術を適用して本件発明３のごとくするのは，当業者であれば，適宜なし得る程度のものである。
(イ)　次に，相違点８については，特開昭６２－３２６７４号（甲６。以下「刊行物３」という。）に，レーザ光２に対する結晶の位相整合条件を制御する可変減衰器３が記載されており，この可変減衰器を刊行物２発明に適用して本件発明３のごとくなすことは，いずれもレーザ加工に関するものであり，当業者であれば容易である。
(ウ)　上記のごとく，本件発明３は，刊行物２発明に，刊行物３に記載の事項及び刊行物４ないし６に記載の周知技術を適用することにより，当業者が容易に発明をすることができたものと認められる。
(4)　本件発明４の進歩性について


ア　本件発明４と刊行物３に記載の発明（以下「刊行物３発明」という。）を比較すると，両者は，「制御可能な減衰を伴う複数の波長を供給するためのレーザシステムであって，単一のビーム経路に沿って，基本波長のビームを発生する固体レーザと，単一のビーム経路内の前記基本波長の少なくとも１つの高調波を発生する１以上の非線形光学系であって，前記複数の波長のうち少なくとも１つの特定波長のウォークオフを生じさせる非線形光学系と，複数の波長のそれぞれが，選択されたときに単一のビームライン上に供給されるようにウォークオフを補償する手段とを具備したシステム」である点で一致しているが，本件発明４は，出力ビームの波長を選択する切替可能な光学系を有しているのに，刊行物３発明はこのような光学系を有しない点（以下「相違点９」という。）において相違している。イ　相違点９を検討するに，刊行物２には，この種のレーザシステムにおいて，出力ビームの波長を選択する波長選択板を設ける技術事項が記載されており，しかも，波長選択板を光路に対して進退させることにより所望の波長を選択できることが記載されている。そして，刊行物２に記載されたものも刊行物３発明と同様，２つの波長のレーザを利用するものであるから，この波長選択板を刊行物３発明に適用して，本件発明４のごとくすることは，当業者であれば容易である。ウ　上記のごとく，本件発明４は，刊行物３発明に，刊行物２に記載の事項を適用することにより，当業者が容易に発明をすることができたものと認める。
(5)　本件発明５の進歩性について
ア　本件発明５と刊行物３発明とを比較すると，両者は，「制御可能な減衰を伴う複数の波長を供給するためのレーザシステムであって，基本波長のビームを単一のビーム経路に沿って発生するＮｄ：ＹＡＧレーザと，レーザによって発生されたビームを受信し，基本波長の２次高調波を発生することができる単一のビーム経路内の第１の非線形結晶と，レーザによって発生されたビームを受信し，基本波長，２次高調波の少なくとも１つを発生することができる単一のビーム経路内の可変減衰器とを具備したシステム」である点で一致しているが，次の点で相違している。
(ア)　本件発明５のＮｄ：ＹＡＧレーザは，受動的に空冷され，電子－光学　的にＱスイッチされるのに対して，刊行物３発明はこの構成が不明である点（以下「相違点１０」という。）
(イ)　本件発明５は，レーザによって発生されたビームを受信し基本波長の３次または４次高調波の少なくとも１つを発生することができる，単一のビーム経路内の第２の非線形結晶を有しているのに対して，刊行物３発明は，このような第２の非線形結晶を有していない点（以下「相違点１１」という。）(ウ)　本件発明５は，可変減衰器が，更に，３次および４次高調波の少なくとも１つを発生することができるのに対して，刊行物３発明は，このようになっていない点（以下「相違点１２」という。）
(エ)　本件発明５は，基本波長，２次高調波並びに３次及び４次高調波の少　なくとも１つの中から，出力ビームの波長を選択するための切替可能な光学系を有しているのに対して，刊行物３発明は，このようになっていない点（以下「相違点１３」という。）
イ　相違点について検討する。
(ア)　相違点１０については，「『レーザーハンドブック』編者・レーザー　学会，昭和５７年１２月１５日発行，発行所・株式会社オーム社」の２２０頁ないし２２７頁（以下「刊行物８」という。）にみられるごとく，Ｎｄ：ＹＡＧレーザーにおいて冷却系を設けること及び電子－光学的にＱスイッチすることは，周知技術であり，刊行物３発明のものにこの周知技術を適用して本件発明５のごとくすることは，当業者であれば適宜なし得る程度のものである。(イ)　相違点１１については，この種のレーザ装置において，基本波長の３次又は４次高調波の少なくとも１つを発生することができる第２の非線形結晶を設けることは，刊行物４又は５に記載されており，刊行物３発明にこの第２の非線形結晶を設ける点を適用して，本件発明５のごとくするのは当業者にとって容易である。
(ウ)　次に，相違点１２については，刊行物３に，レーザ光２に対する結晶の位相整合条件を制御する可変減衰器が記載されており，しかも２次高調波，３次及び４次高調波の発生は何れも非線形結晶によっているので，これらの結晶の位相整合条件を制御して，本件発明５のごとく基本波長，２次高調波並びに３次及び４次高調波の少なくとも１つの中から，出力ビームの波長を選択するようにすることは，当業者であれば容易である。
(エ)　相違点１３については，複数の波長の中から出力ビームの波長を選択　することは，「『オプトロニクス技術活用のための光学部品の使い方と留意点』著者・末田哲夫，昭和６０年９月２０日発行，発行所・株式会社オプトロニクス社」の６８頁ないし７７頁（以下「刊行物７」という。）にみられるごとく，周知技術であり，刊行物３発明のものにこの周知技術を適用して本件発明５のごとくすることは，当業者であれば必要に応じてなし得る程度のものと認められる。ウ　上記のごとく，本件発明５は，刊行物３発明に，刊行物３ないし５に記載の事項及び刊行物７及び８に記載の２つの周知技術を適用することにより，当業者が容易に発明をすることができたものと認める。
(6)　本件発明６の進歩性について
ア　請求項１を引用した本件発明６


請求項１を引用した本件発明６と刊行物１発明とを対比すると，両者は，前記(1)で認定した相違点１ないし３の他に，請求項６で限定した事項である「前記レーザが，ビーム経路に沿って基本波長のビームを発生する固体レーザと；前記基本波長の複数の高調波を発生するビーム経路内の１以上の非線形光学系と；前記複数の波長のためのビーム経路内の可変減衰器と；前記複数の高調波および前記基本波長の中から，前記出力ビームの波長を選択する切替可能な光学系とを具備した」点（以下「相違点１４」という。）においても相違する。しかし，刊行物３には，レーザ装置が，１つのビーム経路に沿って基本波成分のビームを発生するＮｄ：ＹＡＧレーザーである固体レーザと，前記基本波成分の第２高調波成分を出射するビーム経路内の非線形光学効果を有する結晶体からなる第２高調波発生器１７と，レーザ光２に対する結晶の位相整合条件を制御する可変減衰器とを具備する点が記載されている。そして，出力ビームの波長を選択するための切替可能な光学系を設ける点は，刊行物７にみられるごとく，周知技術であり，また，複数の高調波を発生させるレーザ装置は，刊行物４ないし６にみられるごとく周知であるから，請求項１を引用した本件発明６は，刊行物１発明に刊行物２及び上記刊行物３記載の事項を適用し，さらに，上記刊行物４ないし７に記載の２つの周知技術を施したレーザを適用することにより，当業者が容易に発明をすることができたものと認める。
イ　請求項２を引用した本件発明６
請求項２を引用した本件発明６と刊行物１発明とを対比すると，両者は，前記(2)で認定した相違点４ないし６の他に，請求項６で限定した事項である相違点１４においても相違する。
しかし，相違点４ないし６は，それぞれ相違点１ないし３に相当するので，請求項２を引用した本件発明６は，上記アで検討したごとく請求項１を引用した本件発明６と同様に，刊行物１発明に刊行物２及び上記刊行物３記載の事項を適用し，さらに，上記刊行物４ないし７に記載の２つの周知技術を施したレーザを適用することにより，当業者が容易に発明をすることができたものと認められる。
(7)　本件発明７の進歩性について
ア　請求項１を引用した本件発明７
請求項１を引用した本件発明７と刊行物１発明とを対比すると，両者は，前記(1)で認定した相違点１ないし３の他に，請求項７で限定した事項である「前記レーザが，空冷され，電子－光学的にＱスイッチされるＮｄ：ＹＡＧレーザを備えた」点（以下「相違点１５」という。）においても相違する。しかし，刊行物８には，請求項７で限定した事項について，周知の，冷却系を備え，電子－光学的にＱスイッチされるＮｄ：ＹＡＧレーザが記載されているから，請求項１を引用した本件発明７は，刊行物１発明に刊行物２に記載の事項を適用し，その際に，さらに刊行物８に記載の周知のＮｄ：ＹＡＧレーザを適用することにより，当業者が容易に発明をすることができたものと認められる。
イ　請求項２を引用した本件発明７
請求項２を引用した本件発明７と刊行物１発明とを対比すると，両者は，前記(2)で認定した相違点４ないし６の他に，請求項７で限定した事項である相違点１５においても相違する。
しかし，前記(2)で検討したごとく相違点４ないし６は，それぞれ相違点１ないし３に相当するので，請求項２を引用した本件発明７は，上記アで検討したごとく，請求項１を引用した本件発明７と同様に，刊行物１発明に刊行物２に記載の事項を適用し，その際に，さらに刊行物８に記載の周知のＮｄ：ＹＡＧレーザを適用することにより，当業者が容易に発明をすることができたものと認められる。
ウ　請求項３を引用した本件発明７
請求項３を引用した本件発明７と刊行物２発明とを対比すると，両者は，前記(3)で認定した相違点７，８の他に，請求項７で限定した事項である相違点１５においても相違する。
しかして，請求項３を引用した本件発明７は，前記(3)において相違点７，８について検討したごとく，刊行物２発明に，刊行物３に記載の事項及び刊行物４ないし６に記載の周知技術を適用し，その際に，さらに刊行物８に記載の周知のＮｄ：ＹＡＧレーザを適用することにより，当業者が容易に発明をすることができたものと認められる。
(8)　本件発明８の進歩性について
ア　請求項１を引用した本件発明８
請求項１を引用した本件発明８と刊行物１発明とを対比すると，両者は，前記(1)で認定した相違点１ないし３の他に，請求項８で限定した事項である「前記複数の波長が，赤外領域の少なくとも１つの波長，可視領域の少なくとも１つの波長，および紫外領域の少なくとも１つの波長を含んでいる」点（以下「相違点１６」という。）においても相違する。
しかして，この限定した事項については，刊行物４ないし６の，基本波及び複数の高調波の発生に関する周知技術のうち，基本波（ω＝１０６４ｎｍ），基本波の第２高調波（２ω＝５３２ｎｍ）が，それぞれ「赤外領域の少なくとも１つの波長」，「可視領域の少なくとも１つの波長」，に相当しており，第３高調波（３ω＝３３５ｎｍ）及び第４高調波（４ω＝２６６ｎｍ）が，「紫外領域の少なくとも１つの波長」にそれぞれ相当しているから，請求項１を引用した本件発明８は，刊行物１発明に刊行物２に記載の事項を適用し，その際に，さらに刊行物４ないし６に開示の周知技術を適用することにより，当業者が容易に発明をすることができたものと認められる。
イ　請求項２を引用した本件発明８
請求項２を引用した本件発明８と刊行物１発明とを対比すると，両者は，前記(2)で認定した相違点４ないし６の他に，請求項８で限定した事項である相違点１６においても相違する。
しかし，前記(2)で検討したごとく，相違点４ないし６は，それぞれ相違点１ないし３に相当するので，請求項２を引用した本件発明８は，上記アで検討したごとく，請求項１を引用した本件発明８と同様に，刊行物１発明に刊行物２に記載の事項を適用し，その際に，さらに刊行物４ないし６に開示の周知技術を適用することにより，当業者が容易に発明をすることができたものと認められる。
ウ　請求項３を引用した本件発明８


請求項３を引用した本件発明８と刊行物２発明とを対比すると，両者は，前記(3)で認定した相違点７，８の他に，請求項８で限定した事項である相違点１６においても相違する。
しかして，請求項３を引用した本件発明８は，前記(3)において相違点７，８について検討したごとく，刊行物２発明に刊行物３に記載の事項及び刊行物４ないし６に記載の周知技術を適用し，その際に，さらに刊行物４ないし６に開示の周知技術を適用することにより，当業者が容易に発明をすることができたものと認められる。
(9)　本件発明１０の進歩性について
請求項４を引用した本件発明１０と刊行物３発明とを対比すると，両者は，前記(4)で認定した相違点９の他に，請求項１０で限定した事項である「前記複数の波長が，基本波長，基本波長の２次高調波および基本波長の３次高調波を含んでいる」点（以下「相違点１７」という。）においても相違する。　しかし，相違点１７に関して，複数の波長が，基本波長，基本波長の２次高調波及び基本波長の３次高調波が含んでいるレーザシステムは，刊行物４ないし６に開示された周知の技術であるから，請求項４を引用した本件発明１０は，刊行物３発明に刊行物２に記載の事項を適用し，その際に，さらに上記刊行物４ないし６に開示の周知技術を適用することにより，当業者が容易に発明をすることができたものと認められる。
(10)　本件発明１４の進歩性について
ア　請求項３を引用した本件発明１４
請求項３を引用した本件発明１４と刊行物２発明とを対比すると，両者は，前記(3)で認定した相違点７，８の他に，請求項１４で限定した事項である「前記複数の波長が，赤外領域の基本波長，可視領域の２次高調波ならびに紫外３次高調波および紫外４次高調波のうちの少なくとも１つを含んでいる」点（以下「相違点１８」という。）においても相違する。
この相違点１８に係る構成は，前記(8)で検討したように，刊行物４ないし６に開示された周知の技術である。したがって，請求項３を引用した本件発明１４は，刊行物２発明に刊行物３に記載の事項を適用し，その際に，さらに上記刊行物４ないし６に開示の周知技術を適用することにより，当業者が容易に発明をすることができたものと認められる。
イ　請求項４を引用した本件発明１４
請求項４を引用した本件発明１４と刊行物３発明とを対比すると，両者は，前記(4)で認定した相違点９の他に，請求項１４で限定した事項である相違点１８においても相違する。
しかし，上記アのごとく，請求項１４で限定した事項は，刊行物４ないし６に開示された周知の技術と認められるから，請求項４を引用した本件発明１４は，刊行物３発明に刊行物２に記載の事項を適用し，その際に，さらに刊行物４ないし６に開示の周知技術を適用することにより，当業者が容易に発明をすることができたものと認められる。
(11)　請求項１ないし１５について記載不備がある旨の主張について請求項１ないし１５について記載不備は認められない。
(12)　むすび
以上のとおり，本件発明１ないし８，１０及び１４は，刊行物１発明ないし刊行物３発明及び刊行物４ないし８に記載の周知技術に基づいて容易に発明をすることができたものであるから，本件発明１ないし８，１０及び１４に係る特許は，特許法２９条２項の規定に違反してされたものであり，特許を取消すべきものである。
また，特許異議の申立ての理由及び証拠によっては，本件発明９，１１ないし１３及び１５に係る特許を取消すことはできない。さらに，本件発明９，１１ないし１３及び１５に係る特許については，他に取消し理由を発見しない。
第３　当事者の主張
（原告主張の取消事由）
１　取消事由１（本件発明１に関する進歩性判断の誤り）本件決定は，相違点２（本件発明１のレーザは，複数の波長でビームライン上に選択的に出力ビームを発生する光学系を含んでいて，前記複数の波長が，３つ以上であるとする構成を具備するのに対し，刊行物１発明は，このような構成が不明である点）に関する判断において，①刊行物２には，複数の波長でビームライン上に選択的に出力ビームを発生する光学系が記載されており，②加工すべき対象の材質に適した波長が選択されることは従来周知であって，③選択可能な波長を増やしたということ以上に格別の技術的意義はないことを理由として，相違点２に係る本件発明１の構成を想到することは容易であるとしている。しかしながら，以下に述べるとおり，本件決定の示す上記理由①及び③は誤りであり，また，そもそも刊行物１発明に刊行物２記載の事項を適用する動機付けはなく，仮に適用したとしても，本件発明１を創出することはできない。
(1)　上記理由①の誤りについて
刊行物２発明は，２つの光源を用いずに波長の異なる２つの光を得るため，レーザ照射装置は，基本波の２次高調波を発生する波長変換素子を具備しているのみである。本件決定は，２つの波長を，３つ以上を含む意味となる複数に言い換えている。しかし，刊行物２には，基本波から３つ以上の波長を発生させる手段や，波長を増やすことが望ましいといった記載はない。また，刊行物２の波長選択の方法は，２つの波長のうちいずれかの波長を通過させる１枚の波長選択板を進退させる方法であるから，３つ以上の波長が存在する場合に，そのうちの１つの波長を選択することは不可能である。したがって，本件決定の上記理由①に関する認定は，明らかに誤りである。
(2)　上記理由③の誤りについて
半導体欠陥分析において，３つの波長を選択することができるとすれば，この分野において昀も普遍的な波長である緑色のほか，紫外線エネルギーによって，緑色領域では除去できない，窒化物及びポリイミドのようなパッシベーション材料を直接除去ができ，さらに緑色に対して有利な補償的波長となる赤外波長によって，下地シリコンに対する損傷を少なくして，金属配線を除去することもできる。このように，３つ以上の波長を選択的に利用できることによって，半導体を完壁に処理することが可能になる。しかし，従来の技術においては，プローブステーションシステムにおいて複数の波長の光を供給するためには，複数のレーザシステムが必要とされ，また，紫外線を供給するエキシマレーザは大きな嵩高い装置であり，しかもレーザエネルギーを顕微鏡の光学系に導くために複雑なガイド管を必要とするから，このような大きなレーザシステムでは，顕微鏡にマウントすることは不可能である。　刊行物２発明は，２つの波長の光を供給できるレーザ加工装置にすぎないだけでなく，顕微鏡にマウントできる程の極めてコンパクトな大きさで実現できるようなレーザ装置ではなく，また，コンパクトにするための具体的な方法の開示もない。


これに対し，本件発明１においては，出力される光の波長が３つ以上であるレーザ装置にもかかわらず，極めてコンパクトな寸法であるため，顕微鏡にマウントすることができる。このため，半導体欠陥分析における極めて有利な効果を発揮するのである。
(3)　本件決定における上記理由①及び③の認定は誤っているから，これらの理由に基づき本件発明１に進歩性がないとした判断も，誤りである。また，そもそも，刊行物１は，「顕微鏡つき，簡易型レーザトリミング装置」の特徴等と，簡単な標準構成図を開示する製品パンフレットにすぎず，選択可能な波長を複数にすることの利点やその問題点について，何らの記載も示唆もない。他方，刊行物２においても，レーザ加工装置の選択可能な波長を３つ以上にすることや，同装置を顕微鏡にマウントするようなコンパクトな大きさにすること，さらに，そのことによる利点について，開示も示唆もされていない。したがって，刊行物１発明及び刊行物２に記載の事項は，これらを組み合わせることによって，本件発明１のようなプローブステーションを創出するという動機付けをそもそも有していない。また，例え両者の組合わせを試みたとしても，顕微鏡に搭載できるような極めてコンパクトな大きさのレーザ加工装置にすることは不可能である。
２　取消事由２（本件発明２に関する進歩性判断の誤り）本件発明２と刊行物１発明との相違点４ないし６は，それぞれ本件発明１と刊行物１発明との相違点１ないし３にそれぞれ相当するから，本件発明２については，前記１で述べた議論がそのまま適用されることになる。したがって，取消事由１と同様の理由により，本件決定の本件発明２に関する進歩性判断には誤りがある。
３　取消事由３（本件発明３と刊行物２発明との一致点の認定誤り及び本件発明３に関する進歩性判断の誤り）
(1)　一致点の認定誤り
本件決定は，本件発明３と刊行物２発明とは，①「制御可能な複数の波長を供給するためのレーザシステム」であること，②「出力ビームの波長を選択する切替可能な光学系とを具備したシステム」であることにおいて一致するとしている。しかし，以下に述べるとおり，上記一致点の認定は誤りである。
ア　上記①について
刊行物２発明においては，基本波長と２次高調波の２つの波長を供給することしかできない。これに対し，本件発明３は，基本波長と複数の高調波という３つ以上の波長を含むことが前提とされており，「複数の波長を供給する」といっても，両者において，その意味は明らかに相違する。
イ　上記②について
刊行物２発明における波長選択の方法によっては，２つの波長を選択することはできても，３つ以上の複数の波長を選択することはできない。これに対し，本件発明３における切替可能な光学系は，３つ以上の波長を含む出力ビームの波長を選択することができなければならない。したがって，本件決定のこの点に関する認定は誤りである。
(2)　進歩性判断の誤り
ア　本件決定は，相違点８（本件発明３は単一のビーム経路内の複数の高調波を受信し減衰することができる可変減衰器を有しているが，刊行物２発明はこのような可変減衰器を有していない点）に関する判断において，刊行物３に記載の可変減衰器を刊行物２発明に適用して相違点８に係る本件発明３の構成とすることは容易であるとする。
しかしながら，刊行物３に記載の可変減衰器は，レーザ光（波長１．０６μｍ）が可変減衰器に送られ，非線形結晶体である２次高調波発生器によって，基本波と２次高調波の出射光が得られ，２次高調波発生器を回動させることによって出力光のエネルギー制御がなされ，光軸補正板によって光軸が補正された後，２次高調波だけが可変減衰器の出力光として送出されるというものである。したがって，刊行物３発明の可変減衰器は，レーザ光を受信し，可変減衰器内の高調波発生器によって発生する高調波出力光を減衰するものである。これに対し，本件発明３における可変減衰器は，既に発生している複数の高調波を受信し，複数の高調波を減衰するものである。したがって，刊行物３記載の可変減衰器が，本件発明３の可変減衰器とは異なるものであることは明らかである。
以上から，刊行物２発明に，刊行物３発明の可変減衰器を適用しても，相違点８に係る本件発明３の構成のごとくすることはできない。イ　被告は，「複数の波長のレーザに対応する可変減衰器も，本件出願前に周知となっていた」と主張する。
しかし，本件出願前に周知であったのは，複数の波長のうちから出力ビームとして選択された，いずれか１つの波長を減衰する可変減衰器にすぎない。例えば，被告の提出した特開平７－１２４７６４号公報（乙５）においても，加工レーザを波長可変とし，薄膜構成に適合した波長を選択することしか記載されていない。
したがって，複数のすべての波長を減衰することのできる本件発明３における可変減衰器は，本件出願当時においても周知ではなかった。４　取消事由４（本件発明４と刊行物３発明との一致点の認定誤り及び本件発明４に関する進歩性判断の誤り）
(1)　一致点の認定誤り
本件決定は，本件発明４と刊行物３発明とは，①「制御可能な減衰を伴う複数の波長を供給するためのレーザシステム」である点，②「前記複数の波長のうち少なくとも１つの特定波長のウォークオフを生じさせる非線形光学系」と，③「複数の波長のそれぞれが，選択されたときに単一のビームライン上に供給されるようにウォークオフを補償する手段」を具備する点で一致するとしている。しかし，以下に述べるとおり，上記一致点の認定は誤りである。
ア　上記①について
刊行物３発明のレーザ装置は，単一の特定高調波のみを出力するためのレーザシステムであって，「複数の波長を供給するためのレーザシステム」ではない。
イ　上記③について


刊行物３には，光軸の位置ずれを補償する手段に関する記載があるが，補償されるのは，２次高調波発生器を回動させることによって生じる光軸の位置ずれである。また，刊行物３においては，回動によって，各波長について光軸のずれを確認しながら調整し，光軸が補正されることから，ウォークオフの補償手段である「光軸補正板」は，所定の角度に定められているわけではない。さらに，刊行物３には，光軸補正板２０は，光軸のずれを補正するとの開示はみられるものの，高調波発生器１７のエネルギー強度の回動角制御（連続的制御）に伴う光軸のずれの補正についての抽象的概念的開示にとどまっており，これを達成するための具体的材料及び付随する数値等，不連続なウォークオフを定量的に把握する点についても，これを即応的に補償する点についても，一切開示がない。これに対し，本件発明４の「ウォークオフ」とは，非線形光学系によって生じる高調波の光軸の位置ずれのことである。刊行物３発明は，非線形光学系によって生ずる光軸のずれである「ウォークオフ」を補償する手段は具備していない。本件発明４においては，「特定波長の」ウォークオフについて，当該ウォークオフの補償のために所定の角度が設定されており，また，特定の複数の高調波すべてについて，発生するウォークオフを予め定量的に把握し，これらが単一のビームラインに沿って供給されるよう補償する手段を設けている。
ウ　上記②について
刊行物３発明においては，非線形光学系によるウォークオフは生じていないから，「特定波長のウォークオフを生じさせる非線形光学系」も具備していない。
(2)　進歩性判断の誤り
本件決定は，上記一致点の認定を誤っているから，本件発明４に関する進歩性判断も誤っている。
また，本件決定は，相違点９（本件発明４は，出力ビームの波長を選択する切替可能な光学系を有しているのに，刊行物３発明はこのような光学系を有しない点）に関する判断において，刊行物３発明に刊行物２発明の波長選択板を適用して相違点９に係る本件発明４の構成とすることは容易であるとする。しかし，刊行物３発明は，基本波であるレーザ光から高調波を発生させた上で，基本波成分を抜き出し，単一の高調波のみを出力し，エネルギー制御して利用するレーザ装置であり，２波長のレーザを利用するものではないから，刊行物２発明の波長選択板を適用したとしても，そもそも波長を選択することはできず，相違点９に係る本件発明４の構成を創出し得ない。
５　取消事由５（本件発明５と刊行物３発明との一致点の認定誤り及び本件発明５に関する進歩性判断の誤り）
(1)　一致点の認定誤り
本件決定は，本件発明５と刊行物３発明とを比較し，①「制御可能な減衰を伴う複数の波長を供給するためのレーザシステムで」ある点，②「レーザによって発生されたビームを受信し，基本波長，２次高調波の少なくとも１つを発生することができる単一のビーム経路内の可変減衰器」を具備する点で，両者は一致すると認定している。しかし，以下に述べるとおり，上記一致点認定は誤りである。
ア　上記①について
刊行物３発明は，単一の特定高調波のみを出力するためのレーザシステムであり，上記認定は誤りである。
イ　上記②について
本件決定は，以下に述べるとおり，請求項５の記載を読み誤った結果，上記②を一致点と認定したものであり，この認定は誤りである。すなわち，請求項５の記載は，本件発明５の可変減衰器は，(ア)基本波長　と，(イ)２次高調波と，(ウ)３次及び４次高調波の少なくとも１つを発生することができるということを意味している。このように，本件発明５において，可変減衰器は，基本波長，２次高調波，３次及び４次高調波の少なくとも３つ以上，多ければ４つの波長を発生することができるものである。これに対して，刊行物３発明の可変減衰器は２次高調波のみを発生するものでしかない。したがって，本件発明５と刊行物３発明とは上記②の点で一致しない。
(2)　進歩性判断の誤り
本件決定は，相違点１０，相違点１２及び相違点１３に関する判断において，本件発明５は，刊行物３発明に，刊行物３ないし５に記載の事項，並びに刊行物７及び８に記載の２つの周知技術を適用することにより，上記各相違点に係る本件発明５の構成とすることは容易にできたとしている。しかしながら，以下に述べるとおり，上記各相違点についての本件決定の判断には，誤りがある。ア　相違点１０（本件発明５のＮｄ：ＹＡＧレーザは，受動的に空冷され，電子－光学的にＱスイッチされるのに対して，刊行物３発明はこの構成が不明である点）に関する判断について
本件決定は，刊行物８の記載を根拠に，Ｎｄ：ＹＡＧレーザにおいて冷却系を設けることは周知技術であるとして，刊行物３発明にこれを適用して相違点１０に係る本件発明５の構成のごとくするのは容易であるとする。しかし，刊行物８には，Ｎｄ：ＹＡＧレーザに冷却系を設ける必要があること，水の中に浸して冷却する方法については開示されているが，冷却系の具体的な機構については何ら開示していない。これに対し，本件発明５は，受動的に冷却される機構を有するものであり，このような機構を設けることによって，プローブステーションの振動防止という顕著な効果を有するものである。刊行物８には，受動的な冷却機構を設けること，及びそれによる効果について，これを示唆するような記載は一切認められない。したがって，冷却系を設けること自体は周知であったとしても，受動的な冷却機構を設ける技術については，到底周知とはいえず，刊行物３発明に，冷却系を設けるという周知技術を適用しても，相違点１０に係る本件発明５の構成を創出することは不可能である。
イ　相違点１２（本件発明５は，可変減衰器が，更に，３次および４次高調波の少なくとも１つを発生することができるのに対して，刊行物３発明は，このようになっていない点）に関する判断について
本件決定は，刊行物３の記載から，基本波長，２次高調波並びに３次及び４次高調波の少なくとも１つの中から，出力ビームの波長を選択するようにすることは，当業者であれば容易であるとする。


しかし，本件発明５は，上記のように３つ以上の波長を発生させるものであるのに，刊行物３発明は，単一の高調波のみを発生させる可変減衰器を備えているにすぎないから，両者は全く異なる。したがって，相違点１２に関する上記判断は，請求項５の記載を読み誤った結果，その判断を誤ったものである。ウ　相違点１３（本件発明５は，基本波長，２次高調波並びに３次及び４次高調波の少なくとも１つの中から，出力ビームの波長を選択するための切替可能な光学系を有しているのに対して，刊行物３発明は，このようになっていない点）に
関する判断について
本件決定は，「複数の波長の中から出力ビームの波長を選択することは，刊行物７にみられるごとく，周知技術であり」，刊行物３にこの周知技術を適用すれば，相違点１３に係る本件発明５の構成になし得るとする。しかし，刊行物３発明においては，複数の波長が出力されないから，これに波長を選択するための切替可能な光学系を適用しても，相違点１３に係る本件発明５の構成には至らない。
また，仮に，刊行物３発明において複数の波長が出力されたとしても，本件発明５において，切替可能な光学系による波長選択の対象とされるのは，基本波長と複数の高調波であるところ，基本波から高調波を発生させた場合ウォークオフが生じてしまうため，複数の高調波を切り替えて出力ビームとして利用する場合には，何らかのウォークオフを補償する手段が必要となる。しかるに，刊行物７には，「複数の波長で発振するレーザ」の場合の波長選択機構について記載されているにすぎず，基本波から複数の高調波を発生させた場合の波長選択機構は示唆すらされていないから，刊行物３発明が複数の高調波を発生し得たと仮定しても，これに刊行物７記載の周知技術を適用したところで，相違点１３に係る本件発明５の構成を創出することはできない。
６　取消事由６（本件発明６に関する進歩性判断の誤り）(1)本件決定は，本件発明１及び２の進歩性の判断を誤っており，本件発明１及び２は進歩性を有するものであるから，請求項１及び２を引用する本件発明６も進歩性を有するものである。
(2)　また，本件決定は，相違点１４（本件発明６が，「前記レーザが，ビーム経路に沿って基本波長のビームを発生する固体レーザと；前記基本波長の複数の高調波を発生するビーム経路内の１以上の非線形光学系と；前記複数の波長のためのビーム経路内の可変減衰器と；前記複数の高調波および前記基本波長の中から，前記出力ビームの波長を選択する切替可能な光学系とを具備」しているのに対し，刊行物１発明はそのようになっていない点）に関する判断において，刊行物１発明に刊行物２及び刊行物３記載の事項を適用し，さらに，刊行物４ないし７に記載の２つの周知技術を施したレーザを適用することにより，相違点１４に係る本件発明６の構成とすることは容易に想到できたとするが，この判断も誤りである。ア　刊行物１発明に，刊行物３記載の事項を適用するには，刊行物３記載の各レーザ装置を，顕微鏡にマウントできる程度のコンパクトなものにする必要があるが，刊行物３にはこれに関する技術は一切記載されていない。イ　また，前記５に述べたごとく，刊行物７には，基本波から複数の高調波を発生させた場合の波長選択機構は示唆すらされておらず，ウォークオフ補償手段も記載されていないから，刊行物７記載の周知技術を適用しても，相違点１４に係る本件発明６の構成に至ることはできない。
ウ　加えて，本件決定は，「複数の高調波を発生させるレーザ装置は，刊行物４ないし６にみられるごとく周知である」と認定しているが，刊行物４ないし６は，４次高調波や５次高調波を発生させる光学系について記載はしているものの，いずれも出力ビームとしては単一の高調波を発生させるレーザ装置にすぎず，複数の高調波をすべて出力ビームとして発生させる技術については記載も示唆もない。したがって，複数の高調波を出力ビームとして発生するレーザ装置は周知技術とはいえない。
また，レーザ装置の大きさをコンパクトにする技術も刊行物４ないし６に記載されておらず，周知技術ではない。
エ　よって，刊行物１発明に刊行物２及び刊行物３の記載事項を適用し，刊行物４ないし７に開示された周知技術を適用したとしても，相違点１４に係る本件発明６の構成を創出することはできない。
７　取消事由７（本件発明７に関する進歩性判断の誤り）(1)　本件決定は，本件発明１ないし３の進歩性の判断を誤っており，本件発明１ないし３は進歩性を有するものであるから，請求項１ないし３を引用する本件発明７も進歩性を有するものである。
(2)　また，本件決定は，相違点１５（本件発明７は，「前記レーザが，空冷され，電子－光学的にＱスイッチされるＮｄ：ＹＡＧレーザ」を備えているのに対し，刊行物１発明はこの構成が不明である点）に関する判断において，相違点１５に係る本件発明７の構成は，刊行物１発明に刊行物８に記載の周知のレーザを適用することにより，当業者が容易に想到できたとするが，この判断も誤りである。すなわち，刊行物８に記載のレーザは，プローブステーションシステムに装着するように設計されたもの，すなわち，顕微鏡にマウントできるような大きさのものではない。刊行物８には，冷却系を備え，電子－光学的にＱスイツチされるＮｄ：ＹＡＧレーザを，そのような大きさに設計する技術について，何らの開示もなく，一切示唆もない。そして，その効果についても，何ら記載されていない。したがって，刊行物１発明に刊行物８に記載の周知のレーザを適用しても，相違点１５に係る本件発明７の構成を当業者が容易に創出することはできない。
８　取消事由８（本件発明８に関する進歩性判断の誤り）(1)　本件決定は，本件発明１ないし３の進歩性の判断を誤っており，本件発明１ないし３は進歩性を有するものであるから，請求項１ないし３を引用する本件発明８も進歩性を有するものである。
(2)　また，本件決定は，相違点１６（本件発明８においては「前記複数の波長が，赤外領域の少なくとも１つの波長，可視領域の少なくとも１つの波長，および紫外領域の少なくとも１つの波長を含んでいる」のに対し，刊行物１発明においてはこのような構成が不明である点）に関する判断において，刊行物４ないし６に開示の周知技術を適用することにより，相違点１６に係る本件発明８の構成は当業者が容易に想到することができたとするが，この判断も誤りである。すなわち，前記６の(2)ウで述べたとおり，刊行物４ないし６には，複数の高調波すべてを出力ビームとして発生させることができる技術の記載や示唆はなく，また，複数の高調波を発生させるようなレーザ装置の大きさをコンパクトにする技術の記載もない。


また，半導体欠陥分析において，昀も普遍的な波長である緑色，紫外波長，及び赤外波長の３つの波長を選択的に利用すると，半導体を完壁に処理することが可能になるという効果を奏する。
したがって，刊行物１発明に刊行物４ないし６にみられる周知技術を適用しても，相違点１６に係る本件発明８の構成を当業者が容易に創出することはできない。
９　取消事由９（本件発明１０に関する進歩性判断の誤り）(1)　本件決定は，本件発明４の進歩性の判断を誤っており，本件発明４は進歩性を有するものであるから，請求項４を引用する本件発明１０も進歩性を有するものである。また，本件決定は本件発明９を維持するとしているから，請求項９を引用する本件発明１０も進歩性を有するものである。
(2)　また，本件決定は，相違点１７（本件発明１０においては「前記複数の波長が，基本波長，基本波長の２次高調波および基本波長の３次高調波を含んでいる」のに対し，刊行物３発明においてはそのようになっていない点）に関する判断において，刊行物３発明に刊行物４ないし６に開示の周知技術を適用することにより，相違点１７に係る本件発明１０の構成は当業者が容易に想到することができたとするが，この判断も誤りである。
すなわち，本件発明１０においては，出力ビームが複数の高調波を含むことが前提とされているのに対し，刊行物４ないし６には，複数の高調波を出力する技術は記載されていないから，刊行物３発明に刊行物４ないし６に開示の周知技術を適用しても，相違点１７に係る本件発明１０の構成に至ることはない。10　取消事由１０（本件発明１４に関する進歩性判断の誤り）(1)　本件決定は，本件発明３及び４の進歩性の判断を誤っており，これらは進歩性を有するものであるから，請求項３及び４を引用する本件発明１４も進歩性を有するものである。
(2)　また，本件決定は，相違点１８（本件発明１４においては「前記複数の波長が，赤外領域の基本波長，可視領域の２次高調波ならびに紫外３次高調波および紫外４次高調波のうちの少なくとも１つを含んでいる」のに対し，刊行物２発明においてはそのようになっていない点）に関する判断において，刊行物２発明に刊行物４ないし６に開示の周知技術を適用することにより，相違点１８に係る本件発明１４の構成は当業者が容易に想到することができたとするが，この判断も誤りである。
すなわち，本件発明１４においては，出力ビームは，赤外領域の基本波長，可視領域の２次高調波，紫外３次高調波及び紫外４次高調波のうちの少なくとも１つ，の３つ以上の波長を含むことが前提であるのに対し，刊行物４ないし６に開示の周知技術には，複数の高調波を出力する技術は含まれていないから，刊行物２発明に刊行物４ないし６に開示の周知技術を適用しても，相違点１８に係る本件発明１４の構成を創出することはできない。
（被告の反論）
１　取消事由１（本件発明１に関する進歩性判断の誤り）について
(1)　理由①に係る認定について
本件決定の上記認定は，刊行物２の「制御可能な複数の波長を供給するためのレーザシステムであって，単一のビーム経路に沿って基本波のビームを発生するレーザと，該ビームを受信し，前記基本波の第２高調波を発生することが可能な波長変換素子と，出力ビームの波長を選択する波長選択板とを具備したレーザ加工のための照射システム」との記載部分を，「言い換えると」として認定したものであり，「２つ」が，複数の下位概念であることは，明らかであるから，この認定に誤りはない。さらに，本件決定は，刊行物２に記載されたものは，３つ以上の波長を選択するものとは異なるものと認定し，その相違点について判断を示しているから，２つを複数に言い換えたことが本件決定の結論に影響を及ぼすものでもない。
(2)　理由③に係る認定について
特開平５－１９２７７９号公報（乙１）には，金属パターンの加工及び高分子材料や絶縁膜などの被膜の加工に対して異なる波長のレーザ光を使用することが記載されており，また，１つの材質であっても加工の種類に応じて波長が選択されることも刊行物２に記載されているように周知である。そして，波長を選択して使用する際に使用可能な波長が多くなれば，使い勝手が良くなることは当然である。本件発明の，基本波の赤外領域（１０６４ナノメートル），２次高調波の緑色領域（５３２ナノメートル），及び４次高調波の紫外領域（２６６ナノメートル）を選択することのできる装置も，特開昭６３－１６１４３５号公報（乙２）に記載されているように周知であり，格別の技術的意義はない。なお，原告の主張する，３つ以上の複数の波長を供給できるレーザを，顕微鏡にマウントできるほどのコンパクトな寸法において提供することについて，そのための構成要件は請求項１に記載されていない。
本件決定の上記認定に誤りはない。
(3)　本件決定における理由①ないし③の認定に誤りはないから，これらの理由に基づき相違点２に係る本件発明１の構成を想到することが容易であるとした本件決定の結論にも，誤りはない。
２　取消事由２（本件発明２に関する進歩性判断の誤り）について取消事由１についてと同様に，本件発明２の進歩性判断にも誤りはない。３　取消事由３（本件発明３と刊行物２発明との一致点の認定誤り及び本件発明３に関する進歩性判断の誤り）について
(1)　一致点の認定誤りの有無
ア　一致点①の認定について
前記１(1)において述べたとおり，刊行物２発明においては，基本波と２次高調波の２つの波長を発していることは明らかであり，本件決定が，刊行物２発明においては複数の波長が供給されると認定したことに誤りはない。本件発明３が，「基本波長」と「複数の高調波」という３つ以上の波長を含むという点については，本件決定は，相違点７として「本件発明３の非線形光学系は複数の高調波を発生することが可能であるのに対し，刊行物２発明は１つの高調波のみを発生する点」として，相違点として認定し，判断しているものであるから，刊行物２発明が，複数の波長を発生していると認定したことが，本件決定の結論に影響を及ぼすものでもない。
イ　一致点②の認定について


刊行物２発明は，２つの波長の出力ビームを選択することができる光学系を有しているものであり，出力ビームの波長を選択する切替可能な光学系とを具備したシステムであるということができる。そして，本件決定は刊行物２発明はその限りにおいて本件発明３と一致すると認定したにすぎず，その認定に誤りはない。また，本件発明３に係る請求項３において，３つ以上の波長を含む出力ビームの波長で選択するための具体的構成が限定されているわけでもない。
(2)　進歩性判断の誤りの有無
ア　刊行物３には，レーザ加工装置において出力される高調波を可変減衰させるという技術思想が開示されており，レーザの分野において，複数の波長のレーザに対応する可変減衰器も，本件出願前に周知となっていたから，複数の波長を出力させる刊行物２発明に刊行物３記載の技術思想を適用する際に，従前知られていた「複数の高調波を減衰することができる可変減衰器」を用いるようにすることに困難性はない。また，刊行物３の可変減衰器に，レーザによって発生されたビームとして，基本波及び２次高調波を入力させた場合，入力された基本波に対して２次高調波を，２次高調波に対して４次高調波を減衰可能に生じ，したがって，出力ビームとして，基本波，２次高調波及び４次高調波の３つの波長から選択することは可能である。
イ　原告は，本件発明３における可変減衰器は，複数の波長をすべて受信して，すべての複数の波長を減衰して，単一のビームライン上に供給することができるものである旨主張している。
しかし，請求項３の記載は，「単一のビーム経路内の前記複数の高調波を受信し減衰することができる可変減衰器」というものであって，「複数の波長をすべて受信」すると記載されているものではない。そして，特開平７－１２４７６４号公報（乙５），特開平２－５０６３号公報（乙６の(1)），「『新版　レーザーハンドブック』編集者・矢島達夫他３名，１９８９年６月１５日発行，発行所・株式会社朝倉書店」の２３８頁～２３９頁（乙６の(2)）に記載されたものも，本件発明３における可変減衰器と同様に，複数の波長を受信して，いずれの波長も減衰して，単一のビームライン上に供給することができるものである。請求項３において，可変減衰器と切替可能な光学系の配置上の前後関係は記載されていないから，切替可能な光学系により波長を選択した後に，複数の高調波の１つを減衰するものも含まれるものと認められ，可変減衰器が，必ず複数の高調波のすべてを同時に受信して減衰するものに限られると解するような原告の主張は，特許請求の範囲の記載に基づかない主張である。ウ　本件決定の本件発明３に関する進歩性判断に誤りはない。４　取消事由４（本件発明４と刊行物３発明との一致点の認定誤り及び本件発明４に関する進歩性判断の誤り）について
(1)　一致点の認定誤りの有無
ア　一致点①の認定について
「制御可能な減衰を伴う複数の波長を供給する」とは，レーザーシステム内で複数の波長が供給されることを意味すると認められるところ，刊行物３に記載のレーザ装置も，装置内で基本波と，減衰を伴う２次高調波が供給されるものであるから，本件決定の上記認定に誤りはない。
そして，レーザーシステムから出力される制御された複数の波長の出力については，刊行物２に記載されており，本件決定は，刊行物３発明と刊行物２発明との組合せについて判断しているものであるから，この点に関する認定は，本件決定の結論にも影響を及ぼすものではない。
イ　一致点②，③の認定について
(ア)　ウォークオフとは光軸の位置ずれであり，ウォークオフの補償とは，　光軸の位置ずれの補償であるから，本件決定が，このような光軸の位置ずれの補償を行う刊行物３発明の構成（光軸補正板２０）を，ウォークオフの補償手段と認定した点に誤りはない。
なお，レーザ光を非線形光学系を通過させた際に，ウォークオフが生ずることは，レーザ分野において周知である。
(イ)　原告は，特定のフィルタが，「ウォークオフの補償のために所定の角度が設定されている」と主張しているが，請求項４には，ウォークオフの補償のための具体的手段は特定されていないから，原告の主張は，特許請求の範囲の記載に基づかない主張である。
(ウ)　さらに，原告は，本件発明４の「ウォークオフの補償」が，出力ビームの波長を切替可能に選択せしめるものであるためには，ウォークオフの量を明細書開示のように具体的数値としてあらかじめ把握した上で補償するものでなければならない旨主張するが，請求項４には，「ウォークオフの補償」が，出力ビームの波長を切替可能に選択せしめるものであることについて何らの記載もなく，原告の主張は，特許請求の範囲の記載に基づかない主張である。
(2)　進歩性判断の誤りの有無
刊行物３発明は，基本波の他に高調波を発生させ，ダイクロイックミラーで基本波を抜き出してトラップで吸収させるものであり，発生した基本波と高調波のうちの高調波を選択したものであるから，刊行物３発明に，刊行物２に記載の複数の波長選択板を設ける点を適用して，波長を選択することは当業者であれば容易である。
本件決定の本件発明４に関する進歩性判断に誤りはない。５　取消事由５（本件発明５と刊行物３発明との一致点の認定誤り及び本件発明５に関する進歩性判断の誤り）について
(1)　一致点の認定の誤りの有無
ア　一致点①の認定について
上記４(1)アにおいて述べたとおり，本件決定の上記認定に誤りはない。
イ　一致点②の認定について
本件発明５の可変減衰器の構成は，３つ以上の波長光のうちの１つの波長光を発生させるものも含まれるものであって，可変減衰器が３つ以上の波長光を発生させるもののみを意味しない。刊行物３発明は，レーザビームを受信し，２次高調波を発生するものであるから，レーザによって発生されたビームを受信し，２次高調波を発生させる点で一致する。
本件決定の上記認定に誤りはない。
(2)　進歩性判断の誤りの有無
ア　相違点１０に関する判断について


刊行物８には，水の中に浸して冷却する方法が記載されている。そして，この種のレーザー装置において，振動を嫌うものであることも従来より知られており（特開平４－５０１５３４号公報（乙４）参照），このような振動を嫌うものにその必要とする冷却の程度に応じて，水冷，空冷等の周知の冷却手段を設けることは必然のことであり，本件発明５の「受動的に空冷され」については，本件明細書に具体的な構成が記載されていないが，例えば，フィン等の受動的な冷却手段とすることは，当業者であれば適宜なし得る程度のものである。また，Ｎｄ：ＹＡＧレーザが，電子－光学的にＱスイッチされる点は，刊行物８に記載されているように周知技術である。
イ　相違点１２に関する判断について
前記(1)イで述べたとおり，本件発明５の可変減衰器の構成は，３つ以上の波長光のうちの１つの波長光を発生させるものも含まれるものである。刊行物３発明は，レーザビームを受信し，２次高調波を発生するものであり，また，刊行物３には，より高次の高調波発生器を採用し得ることも記載されている。そこで，本件決定は，相違点１２に係る本件発明５の構成とすることは当業者が容易に想到できると判断したものである。
ウ　相違点１３に関する判断について
刊行物３発明においても，複数の波長を発生させた上で一方の波長を選択して出力するものである。ウォークオフを補償する手段は，本件発明５の構成要件ではない。また，刊行物７には，波長選択の基礎技術として波長選択機構についての記載がされており，レーザが，基本波から複数の高調波を発生させる場合であれば，波長選択機構において，これらの複数の波長を選択できるようにすることは，設計上当然なされるべき事項である。
エ　上記のとおり，本件決定の本件発明５に関する進歩性判断に誤りはない。
６　取消事由６（本件発明６に関する進歩性判断の誤り）について(1)　本件発明１，２が進歩性を有しないとした本件決定に誤りがないことは既に述べたとおりであり，したがって，請求項１，２を引用した本件発明６も進歩性を有しない。
(2)　相違点１４に関する判断の誤りについて
原告は本件決定の相違点１４に関する判断は誤っているとして，（原告主張の取消事由）６の(2)アないしウのとおり主張する。
ア　取消事由６の(2)アについて
レーザ装置の大きさをコンパクトにする構成は，本件発明６には，特段の構成として限定されていない。
イ　取消事由６の(2)イについて
前記５の(2)ウで述べたとおりである。
ウ取消事由６の(2)ウについて
刊行物４ないし６記載のレーザ装置は，複数の高調波を出力ビームとして発生することのできるレーザ装置といえるから，「複数の高調波を発生させるレーザ装置は，周知技術であるといえる。また，レーザ装置の大きさをコンパクトにする構成は，本件発明６には，特段の構成として限定されていない。(3)　上記のとおり，本件決定の本件発明６に関する進歩性判断に誤りはない。７　取消事由７（本件発明７に関する進歩性判断の誤り）に対して(1)　本件発明１ないし３が進歩性を有しないとした本件決定に誤りがないことは既に述べたとおりであり，したがって，請求項１ないし３を引用した本件発明６も進歩性を有しない。
(2)　前記５(2)アで述べたとおり，当業者が相違点１５に係る本件発明７の構成を想到することは容易というべきである。
(3)　上記のとおり，本件決定の本件発明７に関する進歩性判断に誤りはない。８　取消事由８（本件発明８に関する進歩性判断の誤り）について(1)　本件発明１ないし３が進歩性を有しないことは既に述べたとおりであり，したがって，請求項１ないし３を引用した本件発明８も進歩性を有しない。
(2)　相違点１６に関する判断について
刊行物５記載のレーザ装置は，基本波，２次高調波，４次高調波及び５次高調波を発生しており，刊行物５には，このうち必要な波長を出力として選択できることが実質的に記載されていると認められる。また，レーザ装置の大きさをコンパクトにする技術については，本件発明８が，特段の構成を備えているとは認められない。
当業者が相違点１６に係る構成を想到することは容易であるとした本件決定に誤りはない。
９　取消事由９（本件発明１０に関する進歩性判断の誤り）について(1)　本件発明４が進歩性を有しないことは既に述べたとおりであり，したがって，請求項４を引用した本件発明１０も進歩性を有しない。
(2)　相違点１７に関する判断について
前記８(2)に述べたのと同様の理由により，当業者が相違点１７に係る本件発明１０の構成を想到することは容易であるというべきである。(3)　上記のとおり，本件決定の本件発明１０に関する進歩性判断に誤りはない。
10　取消事由１０（本件発明１４に関する進歩性判断の誤り）について(1)　本件発明３，４が進歩性を有しないことは既に述べたとおりであり，したがって，請求項３，４を引用した本件発明１４も進歩性を有しない。
(2)　相違点１８に関する判断について
前記８(2)に述べたのと同様の理由により，当業者が相違点１８に係る本件発明１４の構成を想到することは容易というべきである。(3)　上記のとおり，本件決定の本件発明１４に関する進歩性判断に誤りはない。
第４　当裁判所の判断
１　取消事由１（本件発明１の進歩性判断の誤り）について(1)　原告は，本件決定が，相違点２に関する判断において，①刊行物２には，複数の波長でビームライン上に選択的に出力ビームを発生する光学系が記載されているとした点，③選択可能な波長を増やしたということ以上に格別の技術的意義はないとした点は誤りであり，本件発明１は進歩性を有する旨主張している。そこでまず，原告の上記主張について検討する。
ア　上記①について
刊行物２（甲５）の記載によれば，刊行物２発明は，基本波とその２次高調波を発生するレーザ照射装置であると認められる。そして，２つの波長も複数の波長であることには変わりがなく，したがって，本件決定が，刊行物２には，複数の波長でビームライン上に選択的に出力ビームを発生する光学系が記載されているとした点に誤りがあるとすることはできない。なお，本件決定は，本件発明１において選択可能な複数の波長が３つ以上である点について，上記のとおり③として別途判断している。
イ　上記③について


刊行物２（甲５）によれば，「レーザ光を被照射物に照射してレーザ加工を行なう場合，この被照射物の同一部分に溶融加工と変質加工（たとえば紫外線処理）などのように２つの加工を同時あるいは順次に行なうことがある。従来，このような２つの加工を同時あるいは順次に行なうには，それぞれの加工に適した波長の光を別々の光源から出射させ，反射鏡などの光学部品を用いて上記被加工物の同一箇所に導くようにしていた。」（１頁左下欄２０行～右下欄９行），「このように，従来は被照射物に波長の異なる２つの光を照射する場合，２つの光源を用いるようにしていたので，構成の複雑化を招いたり，各光源から出射されたそれぞれの光の位置決めが難しくなるなどのことがあった。この発明は上記事情にもとづきなされたもので，その目的とするところは，２つの光源を用いずに波長の異なる２つの光を得ることができ，しかも，複雑な光学部品を用いずにこれら２つの光の一方を焦点位置を合致させ，他方を焦点はずして被照射物に照射することができるようにしたレーザ照射装置を提供することにある。」（２頁左上欄６～１７行）と記載されており，この記載によれば，刊行物２発明は，被照射物の同一部分に溶融加工と変質加工などのように２つの加工を行うときに使用する同一光源から２つの波長を発生するレーザ照射装置であると認められる。また，証拠（乙１）には，段落【０００６】～【０００９】に，被加工物の材質の異なる加工に対して，すなわち，金属パターンの加工及び高分子材料や絶縁膜などの被膜の加工に対して，１台のレーザ加工装置によって，異なる２種類の波長のレーザ光を選択的又は同時に使用することが記載されている。そして，これらの刊行物に開示されているのは，いずれも２つの波長を発生するレーザ照射装置であるが，レーザ加工の種類又は加工材料によって，さらに多くの波長のレーザ光が必要であることは自明であり（刊行物２には，７５０ｎｍと３７５ｎｍの波長及び１．０６４μｍと０．５３２μｍの波長を使用すること，乙１には，ＹＡＧレーザの２次高調波と４次高調波及び２次高調波と３次高調波を使用することが記載されている。），また，刊行物４ないし６（甲７の(1)ないし(3)）に開示されているように，非線形光学素子を複数用いれば基本波長と合わせて３つ以上の波長の光を発生することができることは周知であるから，本件発明１において，「出力ビームのための３つ以上の選択可能な波長」とすることは，単に，選択可能な波長を増やしたということ以上の意義を有するものとは認められない。
原告は，半導体欠陥分析において，昀も普遍的な波長である緑色，紫外波長，及び赤外波長の３つの波長を選択的に利用すると，半導体を完壁に処理することが可能になるという効果を奏すると主張する。しかしながら，本件発明１は，前示のごとく，出力ビームのために３つ以上の選択可能な波長を含むことを規定するのみで，波長領域を特定するものではないから，原告の主張する効果は，本件発明１の奏する効果とはいえない。
ウ　以上のとおり，原告の上記主張はいずれも理由がない。(2)原告は，刊行物１は，「顕微鏡つき，簡易型レーザトリミング装置」の特徴等と，簡単な標準構成図を開示する製品パンフレットにすぎず，他方，刊行物２においても，レーザ加工装置の選択可能な波長を３つ以上にすることや，同装置を顕微鏡にマウントするようなコンパクトな大きさにすることは開示されていないから，刊行物１発明と刊行物２発明とは組み合わせる動機付けを有していないし，また，組み合わせたとしても，顕微鏡に搭載できるような極めてコンパクトな大きさのレーザ加工装置にすることは，不可能である旨主張する。しかしながら，刊行物１（甲３）には，小型ＹＡＧレーザを超長作動距離対物レンズのついた顕微鏡に搭載した簡易型のレーザトリミング装置が開示されており，したがって，刊行物１発明と刊行物２発明とは，ともにレーザ加工を行う装置である点で共通しており，両者は技術分野を共通にするから，両者を組み合わせる動機付けは存するというべきである。
また，本件発明１は，３つ以上の波長の光を供給できるレーザを顕微鏡と共にベースにマウントするものであるが，特許請求の範囲にレーザをコンパクトにするための具体的な構成要件は規定されておらず，さらに，本件明細書（甲２）には，レーザシステムはＮｄ：ＹＡＧレーザと複数の高調波発生器を含むものであることが記載されており，刊行物２（甲５）にも，「上記励起ヘッド２の他方の端面と出力透過ミラー４との間にはβ－ＢａＢ２０４結晶からなり，上記基本波の一部分を波長が３７５ｎｍの第２高調波に変換する波長変換素子５が位相整合を満たす角度で設置されている。」（２頁左下欄７～１１行），「なお，上記１実施例ではアレキサンドライトレーザについて述べたが，波長が１．０６４μｍのＮｄ：ＹＡＧレーザの基本波を波長が０．５３２μｍの第２高調波に変換する場合にもこの発明は適用することができ，レーザの種類に制限を受けるものではない。」（３頁左下欄１４～１８行）と記載され，Ｎｄ：ＹＡＧレーザと高調波発生器を使用することが示唆されているから，刊行物２記載のレーザ照射装置を刊行物１発明のレーザとしてマウントすることができないということはできない。(3)　以上のとおりであるから，取消事由１は理由がない。２　取消事由２（本件発明２に関する進歩性判断の誤り）について原告は，取消事由１と同様の理由により，本件決定の本件発明２に関する進歩性判断には誤りがある旨主張するが，取消事由１に理由がないことは前記１に説示したとおりであり，したがって，取消事由２も理由がない。３　取消事由３（本件発明３と刊行物２発明との一致点の認定誤り及び本件発明３に関する進歩性判断の誤り）について
(1)　本件決定は，相違点８（本件発明３は単一のビーム経路内の複数の高調波を受信し減衰することができる可変減衰器を有しているが，刊行物２発明はこのような可変減衰器を有していない点）を本件発明３と刊行物２発明との相違点の１つとして挙げるが，原告は，刊行物３発明の可変減衰器は，本件発明３の可変減衰器とは異なるものであるから，これを刊行物２発明に適用しても，相違点８に係る本件発明３の構成にはならない旨主張する。


(2)ア　そこで，検討するに，刊行物３（甲６）には次の記載がある。(ア)　「第１図は全体としてレーザ加工装置を示すもので，１はレーザであ　り，例えばＮｄ：ＹＡＧレーザが用いられ，レーザ光２（波長１．０６［μｍ］）が可変減衰器３に送られる。可変減衰器３は，レーザ光２に対する結晶の位相整合条件を制御することによって出力レーザ光６のエネルギーを制御するもので，第２図及び第３図に示すように，平行平面板状の第２高調波発生器１７と，光軸補正板２０と，ダイクロイックミラー１９とからなる。」（２頁左下欄９～１８行）
(イ)　「第２高調波発生器１７は，非線形光学効果を有する結晶体，例えば透明なＫＤＰ（リン酸二水素カリウム）からなり，基本波（波長１．０６［μｍ］）のレーザ光が入射したとき，基本波成分と第２高調波（波長０．５３［μｍ］）成分とでなる出射光１８が得られる。」（２頁左下欄１８行～右下欄４行）(ウ)　「第２高調波発生器１７の出射光１８のエネルギー強度は，ＫＤＰ結晶子の方位と電場ベクトルの方向との位相整合条件に応じた値になり，位相整合がとれたとき昀大値を呈するようになされている。第２高調波発生器１７は，第２図，第３図の仮想軸３８を中心にして入射光２に対して前後方向に回動し得るように回動自在に設けられ，かくして第２高調波発生器１７の結晶と入射光との間の相対的位相関係を連続的に変更し得るようになされている。ここで，第２高調波発生器１７を仮想軸３８を中心に回動させると，第４図に示すようにある回動角の範囲内では回動角θが入射光２と結晶との間の位相整合がとれたマッチング回動角θ。になったとき出射光１８のエネルギー強度が昀大になり，回動角がこのマッチング回動角θ。からずれて行くに従って出射光１８のエネルギー強度が低下して行く関係がみられる。その結果，第２高調波発生器１７の出射光１８のエネルギー強度は，回動角をマッチング回動角θ。を中心にして調整することにより制御することができる。」（２頁右下欄５行～３頁左上欄６行）
(エ)　「かくして第２高調波発生器１７から得られる出射光１８のエネルギー強度が制御されるが，その際に回動角に応じた量だけ光軸が平行に位置ずれする（第３図参照）。この光軸の位置ずれは，ガラス材料でなる光軸補正板２０によって補正され，その出射光３９がダイクロイックミラー１９に送出される。ダイクロイックミラー１９は，光軸補正板２０を通過したレーザ光３９のうち，基本波を抜き出してトラップ４に導いて吸収させ，これにより，第２高調波成分だけを可変減衰器３の出力光６として送出する。」（３頁左上欄１０行～右上欄１行）
(オ)　第３図には，レーザ光２が傾斜した第２高調波発生器１７に入射し，基本波と第２高調波とでなる出射光１８が下方に光軸がずれて出射し，第２高調波発生器１７と逆方向に傾斜したガラス材料でなる光軸補正板２０に入射して，元の光軸に戻ったレーザ光３９が出射することが示されている。イ　上記認定の刊行物３の記載によれば，刊行物３の可変減衰器は第２高調波発生器等で構成され，第２高調波発生器の非線形光学結晶体を傾斜させることにより位相整合条件を変化させ，発生する第２高調波の強度を制御するものであると認められる。そうすると，上記可変減衰器は，非線形光学結晶体を傾斜させることにより第２高調波を減衰させた上，これを出力ビームとして使用するものであるとはいえるが，元来基本波である入射光自体の強度を減衰させることを目的とするものではないというべきである。また，上記記載及び技術常識に照らせば，刊行物３の可変減衰器は，基本波のみを受信し，位相整合条件を変化させることにより，基本波から第２高調波に波長変換する割合を変化させるものであるから，第２次高調波の出力が減衰すれば，基本波の出力は増強し，逆に，第２高調波の出力が増強すれば，基本波の出力は減衰するのであって，基本波と第２高調波の両者を減衰することができるものではないと認められる。
ウ　他方，本件発明３における可変減衰器は，「単一のビーム経路内の前記複数の高調波を受信し減衰することができる可変減衰器」であり，単一のビーム経路内の複数の高調波を受信して，その受信した複数の高調波自体を減衰することができるものと解されるから，前記刊行物３記載の可変減衰器と異なるものであることは明らかである。
(3)　被告は，レーザの分野において，複数の波長のレーザに対応する可変減衰器も，本件出願前に周知となっていたと主張して，乙５（特開平７－１２４７６４号公報）及び乙６の(1)（特開平２－５０６３号公報），(2)（「『新版　レーザーハンドブック』編集者・矢島達夫他３名，１９８９年６月１５日発行，発行所・株式会社朝倉書店」の２３８頁～２３９頁）を提出する。しかしながら，乙５は，平成７年５月１６日に公開された公開公報であるから，本件出願前公知の文献ではなく，また，波長可変レーザから出力された１波長のレーザ光を減衰するものである。また，乙６の(1)には，フリーエレクトロン形のレーザであるパルス化光源からの１波長のレーザ光を可変減衰するものが記載されており，乙６の(2)には，フリーエレクトロン形のレーザが，波長可変のレーザであることが示されている。してみると，これらの刊行物には，１波長のレーザ光を入射させて可変減衰する減衰器が開示されているにすぎず，複数の波長のレーザ光を入射させて，該複数の波長のレーザ光を減衰させる減衰器は開示されていない。
被告は，請求項３には，可変減衰器と切替可能な光学系の配置上の前後関係は規定されていないから，切替可能な光学系により波長を選択した後に，複数の高調波の１つを減衰するものも含まれると主張する。しかしながら，本件発明３における可変減衰器は，単一のビーム経路内の複数の高調波を受信して，その受信した複数の高調波自体を減衰することができるものと解されることは前示のとおりであり，切替可能な光学系が前置されるのであれば，「前記複数の高調波を受信し減衰することができる可変減衰器」とは記載せず，単に「可変減衰器」と記載するものと認められる。
被告の上記主張はいずれも理由がない。


(4)　以上のとおり，刊行物３発明に係る可変減衰器は，本件発明３に係る可変減衰器とは異なるものであるから，これを刊行物２発明に適用しても，相違点８に係る本件発明３の構成とはならず，また，本件発明３の可変減衰器が周知であるとの証拠も見出せないから，原告のその他の主張を検討するまでもなく，取消事由３は理由がある。
４　取消事由４（本件発明４と刊行物３発明との一致点の認定誤り及び本件発明４に関する進歩性判断の誤り）について
(1)　原告は，本件決定は，本件発明４と刊行物３発明とは，①「制御可能な減衰を伴う複数の波長を供給するためのレーザシステム」である点，②「前記複数の波長のうち少なくとも１つの特定波長のウォークオフを生じさせる非線形光学系」と，③「複数の波長のそれぞれが，選択されたときに単一のビームライン上に供給されるようにウォークオフを補償する手段」を具備する点で一致しているとするが，この認定は誤りである旨主張する。
(2)　そこで，まず，上記②，③の点を一致点とした本件決定の認定の当否について検討する。
ア　刊行物３の前記３(2)アの記載によれば，刊行物３発明の可変減衰器においては，基本波が入射される第２高調波発生器１７は，その回動角に応じた量だけ，基本波と第２高調波とでなる出射光１８の光軸を平行に位置ずれさせ，この光軸の位置ずれを，ガラス材料でなる光軸補正板２０を逆方向に回動させることによって補正する構成が採用されていると認められる。そして，刊行物３（甲６）の第３図には，第２高調波発生器１７からの出射光１８には，基本波と第２高調波とが同一光軸にあり，また，光軸補正板２０からの出射光３９においても，基本波と第２高調波とが同一光軸にあることが示されている。そうすると，刊行物３発明において，第２高調波発生器１７からの出射光１８の光軸が入射光２の光軸とずれているのは，非線形光学結晶体の複屈折によるものではなく，非線形光学結晶体が平行平面板であり，回動により傾斜したことに起因するものであることは明らかである。
イ　これに対し，本件明細書（甲２）の「可変減衰器１１２からの減衰されたビームは，切替可能なフィルタ機構１１６を通って経路１０５に供給される。切替可能なフィルタ機構には，該システムの出力波長を選択するために用いる複数のフィルタが装着されている。複数の波長選択フィルタのうちの１つをビーム経路へ移動させることによって，出力波長が選択される。次いで，３次高調波または４次高調波を発生させるための非線形結晶１０９が高調波波長のウォークオフを生じ，約０．５ミリメータだけビーム経路１０５からづれる。顕微鏡がマウントされたレーザシステムにおいて，全ての選択された波長について，出力ビームが同一のビームラインに沿って顕微鏡の視野の中に進まなければならない場合，このウォークオフは極めて重大である。」（７頁右欄１７～２９行），「３次高調波または４次高調波を選択するために用いるフィルタ１１７を傾けることによって，このウォークオフは修正される。」（７頁右欄３０～３２行），「本発明による切替可能な光学系の単純化した図面が，図３Ａおよび図３Ｂに与えられており，これらの図面は，複数のフィルタ２０１，２０２，２０３および２０４が装着されるホイール２００を例示している。それぞれのフィルタは，特定の出力波長を選択するように設計されたカラーガラスフィルタからなっている。」（８頁左欄４３～４８行），「ウォークオフを修正するために，３次高調波または４次高調波を選択するフィルタ２０１は，傾斜してマウントされる。」（８頁右欄８～１０行）と記載されており，これらの記載からすれば，本件発明４における「ウォークオフ」は，非線形結晶の複屈折により，異常光である高調波と常光である基本波とが分離し，高調波の光軸のみが位置ずれするものであると認められる。
ウ　したがって，刊行物３には，本件発明４における「ウォークオフ」についての開示はなく，当該ウォークオフについて，「ウォークオフを生じさせる非線形光学系」及び「ウォークオフを補償する手段」も記載されていないから，これらを本件発明４と刊行物３発明との一致点とした本件決定の認定は誤りである。(3)　本件決定は前記(2)に説示したとおり一致点の認定を誤り，その結果，相違点を看過したものというべきところ，かかる相違点に係る構成の容易想到性の有無が本件決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって，原告のその他の主張について検討するまでもなく，取消事由４は理由がある。
５　取消事由５（本件発明５と刊行物３発明との一致点の認定誤り及び本件発明５に関する進歩性判断の誤り）について
(1)　原告は，本件発明５の可変減衰器は，基本波長，２次高調波，３次及び４次高調波の少なくとも３つ以上の波長を発生することができるものであるが，刊行物３発明の可変減衰器は２次高調波のみを出力するものであるから，本件発明５と刊行物３発明とは「レーザによって発生されたビームを受信し，基本波長，２次高調波の少なくとも１つを発生することができる単一のビーム経路内の可変減衰器」を具備する点で一致するとした本件決定の認定は誤りである旨主張するので，以下検討する。
ア　本件発明５について，請求項５には，「レーザによって発生されたビームを受信し，基本波長，２次高調波ならびに３次および４次高調波の少なくとも１つを発生することができる単一のビーム経路内の可変減衰器」を具備すると記載されているところ，ここにいう「基本波長，２次高調波ならびに３次および４次高調波の少なくとも１つを発生する」との記載が，３つ以上の波長を発生するものに限られるか，１つの波長を発生するものを含むのかが問題となる。しかしながら，請求項５には，本件発明５は「基本波長，２次高調波ならびに３次および４次高調波の少なくとも１つの中から，出力ビームの波長を選択するための切替可能な光学系」を具備していることが記載されており，この記載箇所における「基本波長，２次高調波ならびに３次および４次高調波の少なくとも１つ」が３つ以上の波長を意味することは明らかであり，また，可変減衰器が１つの波長しか発生しないのであれば，切替可能な光学系は不要であることを考慮すれば，上記可変減衰器は，３つ以上の波長を発生するものに限られると解するのが相当である。
被告は，可変減衰器について「基本波長，２次高調波ならびに３次および４次高調波の少なくとも１つを発生することができる可変減衰器」とした請求項５記載の構成要件は，３つ以上の波長光の内の１つの波長光を発生させるものも含むものである旨主張するが，このような解釈は本件発明５の他の構成要件と整合しないものであり，採用できない。


イ　したがって，本件決定の上記一致点の認定は誤りである。(2)　原告は，本件決定は，刊行物３発明において相違点１２（本件発明５は，可変減衰器が，更に，３次および４次高調波の少なくとも１つを発生することができるのに対して，刊行物３発明は，このようになっていない点）に係る本件発明５の構成を想到することは容易であるとしたが，この判断は誤りである旨主張する。そこで検討するに，本件決定は，相違点１２に関し，「刊行物３に，レーザ光２に対する結晶の位相整合条件を制御する可変減衰器が記載されており，しかも２次高調波，３次及び４次高調波の発生は何れも非線形結晶によっているので，これらの結晶の位相整合条件を制御して，本件発明５のごとく基本波長，２次高調波並びに３次及び４次高調波の少なくとも１つの中から，出力ビームの波長を選択するようにすることは，当業者であれば容易である」と判断している（前記第２の３(5)イ(ウ)のとおり）ところ，この判断は，本件発明５の可変減衰器が，基本波長，２次高調波，３次及び４次高調波のうちいずれか１つを発生するものを含むことを前提にしたものである。
しかしながら，前記(1)に説示のとおり，本件決定の前記(1)記載の一致点の認定は誤りであり，本件発明５の可変減衰器は，基本波長と２次高調波と３次又は４次高調波のいずれか１つの３つ以上の波長を発生するものに限られるから，本件決定は上記判断の前提において誤っているといわざるを得ない。(3)　以上のとおりであるから，原告のその他の主張について検討するまでもなく，取消事由５は理由がある。
６　取消事由６（本件発明６に関する進歩性判断の誤り）について原告は，本件決定は，相違点１４（本件発明６が，「前記レーザが，ビーム経路に沿って基本波長のビームを発生する固体レーザと；前記基本波長の複数の高調波を発生するビーム経路内の１以上の非線形光学系と；前記複数の波長のためのビーム経路内の可変減衰器と；前記複数の高調波および前記基本波長の中から，前記出力ビームの波長を選択する切替可能な光学系とを具備」しているのに対し，刊行物１発明はそのようになっていない点）に係る本件発明６の構成を想到することは容易であったとするが，この判断は誤りである旨主張する。上記「前記複数の波長のためのビーム経路内の可変減衰器」は，基本波及び複数の高調波が入射され，それらを減衰する可変減衰器と解すべきであることは，請求項６の記載に照らし明らかである。そして，刊行物３記載の可変減衰器は基本波が入射され，２次高調波を減衰させるものであること，複数の波長のレーザに対応する可変減衰器が本件出願前に周知であるとの証拠がないことも前記３に説示のとおりであるから，相違点１４に係る本件発明６の構成は，刊行物１発明に刊行物２及び刊行物３記載の事項を適用しても，当業者が容易に想到できないものと認められる。
上記のとおり，本件決定の相違点１４に関する進歩性判断には誤りがあるから，取消事由６は理由がある。
７　取消事由７（本件発明７に関する進歩性判断の誤り）について(1)　原告は，本件発明１ないし３は進歩性を有するから，請求項１ないし３を引用する本件発明７も進歩性を有すると主張する。
しかしながら，本件発明１及び本件発明２が進歩性を有しないとした本件決定の判断に誤りがないことは前記１及び２に説示したとおりであるから，これらの発明が進歩性を有することを前提にして，請求項１及び２を引用する本件発明７が進歩性を有するとする原告の主張は，その前提を欠き，理由がない。(2)　原告は，本件決定は，相違点１５（本件発明７は，「前記レーザが，空冷され，電子－光学的にＱスイッチされるＮｄ：ＹＡＧレーザ」を備えているのに対し，刊行物１発明はこれを備えているか否か不明である点）に関する判断において，相違点１５に係る本件発明７の構成は，刊行物１発明に刊行物８に記載の周知のレーザを適用することにより，当業者が容易に想到できた旨判断するが，この判断も誤りである旨主張する。
しかしながら，刊行物８（甲９）には，冷却系を備え，電子－光学的にＱスイッチされるＮｄ：ＹＡＧレーザが記載されており，また，刊行物８の２２６頁の表１６・７には，Ｎｄ：ＹＡＧレーザによる加工例として，ジャイアントパルスを出力することにより半導体のトリミングを行うことが記載されている。そして，本件発明７は，Ｎｄ：ＹＡＧレーザをベースにマウントするものであるところ，請求項７には，Ｎｄ：ＹＡＧレーザをコンパクトにする構成要件は規定されていないから，刊行物８に記載のＮｄ：ＹＡＧレーザを刊行物１発明のプローブステーションシステムに装着できないとする理由はない。
なお，本件明細書の「このレーザシステムには，電子光学的にＱスイッチされたＮｄ：ＹＡＧレーザ１００，例えば，この出願の譲受人であるカリフォルニア州サンニバル（Sunnyvale,California）所在のニューウエーブリサーチＩｎｃ．（NewWeveResearch   Inc.）から入手可能な，市販のＡＣＬ－１空冷レーザが含まれている。このシステムには，インバールで安定化された，電子光学的にＱスイッチされ受動的に空冷されるレーザ共振器が含まれている。」（６頁右欄４７行～７頁左欄５行）と記載されており，この記載からすれば，空冷され，電子－光学的にＱスイッチされるＮｄ：ＹＡＧレーザは公知のものであると認められる。(3)　以上のとおり，本件発明１及び本件発明２を引用する本件発明７の進歩性の判断に誤りはないから，取消事由７は理由がない。
８　取消事由８（本件発明８に関する進歩性判断の誤り）について(1)　原告は，本件発明１ないし３は進歩性を有するから，請求項１ないし３を引用する本件発明８も進歩性を有する旨主張する。


しかしながら，本件発明１及び２が進歩性を有しないとする本件決定の判断に誤りがないことは前記１及び２に説示したとおりであるから，これらの発明が進歩性を有することを前提にして，請求項１及び２を引用する本件発明８が進歩性を有するとする原告の主張は，その前提を欠き，理由がない。(2)　原告は，本件決定は，相違点１６（本件発明８が，前記複数の波長が，赤外領域の少なくとも１つの波長，可視領域の少なくとも１つの波長，および紫外領域の少なくとも１つの波長を含んでいるという構成を採用しているのに対し，刊行物１発明はこのような構成が不明である点）に関する判断において，刊行物４ないし６に開示の周知技術を適用することにより，相違点１６に係る構成は当業者が容易に想到することができた旨判断するが，この判断も誤りである旨主張する。ア　そこで検討するに，刊行物４（甲７の(1)。特開平２－１２６２４２号），刊行物５（甲７の(2)。特開平２－３０１１７８号）及び刊行物６（甲７の(3)。特開昭６４－６４２８０号）には，次のとおり記載されている。
(ア)　刊行物４
「従来，第６図に示すように，Ｎｄ－ＹＡＧレーザ発振器(1)から１０６４ｎｍのレーザ光を第１の非線形光学結晶(2)に入射すると，この基本波の第２高調波である５３２ｎｍの光が発生し，さらにこの第２高調波と基本波を第２の非線形光学結晶(3)に入射させて第３高調波である３５５ｎｍの光が発生する現象は第３高調波発生装置として知られている。」（２頁左上欄２～８行）
(イ)　刊行物５
①　「一方，固体レーザは，・・・波長が１．０６μｍのＮｄ：ＹＡＧ
レーザであり，」（１頁右下欄１７～２０行）
②　「第１７図に，従来の波長変換の１例の光路図を示す。図において，レーザ装置は，基本波長ω＝１．０６μｍ用の反射鏡６ａ及び６ｂよりなる共振器内に，レーザ物質からなる固体ロッドと励起用ランプを配置したランプハウス１を置いて構成されている。通常，反射鏡６ｂは，反射率として５０％程度のものが用いられる。反射鏡６ｂより出射した基本波長ω＝１．０６μｍのレーザ光は，第２高調波２ωへの波長変換素子４により波長２ω＝０．５３μｍの光に変換され，更に第４高調波４ωへの波長変換素子５により波長４ω＝０．２６６μｍの光に変換される。変換効率は，１０～２０ｎｓ．０．５Ｊのレーザ光の場合に，第２高調波で６０％，第４高調波では２０％程度である。又，第５高調波５ω＝０．２１２８μｍの，更に短波長の光を必要とする場合は，残りのω＝１．０６μｍの光と４ω＝０．２６６μｍの光とを，第５高調波５ωへの波長変換素子８に通し，第５高調波５ω＝０．２１２８μｍの光へと変換する。この場合，波長変換効率は１０％程度である。」（２頁左上欄４行～右上欄４行）
③　「第１図は，本発明の第１実施例を示す光路図である。本実施例において，レーザ装置の共振器は反射鏡２ａ及び２ｂにより構成され，この共振器内に１つのランプハウス１を置いて，レーザ装置が構成されている。前記ランプハウス１としては，固体ロッド１本と励起ランプ１本とからなる装置を用い，又，第１実施例には簡単のため記入していないが，Ｑスイッチをかけ，パルス幅を１０～２０ｎｓと短くしている。」（２頁右下欄９～１８行）
(ウ)　刊行物６
①　「アレキサンドライトをレーザ媒質としたレーザ発振器と，このレーザ発振器から放出されたレーザ光の光路上に所定の間隔をおいて対向しかつ上記レーザ光の各波長に対して位相整合する角度で上記光路の進行方向に従って順次設置された第１，第２の非線形光学素子と，これら非線形光学素子間に位置し上記第２の非線形光学素子に上記レーザ光の基本波と第２高調波との和周波発生のための偏光が整合するように設置された旋光性物質とを備えた構成とし，旋光性物質によって偏光を揃えて再度非線形光学素子を通過させ３倍高調波を得るようにしたものである。」（２頁右上欄７～１８行）
②　「第１図は本発明の１実施例で，第２図に示した要素と同一のものには同一符号が付してある。すなわち，レーザ発振器(1)を有し，このレーザ発振器(1)から放出されたレーザ光（Ｌ）の光路に第１の非線形光学素子(2)，水晶からなる旋光性物質(10)および第２の非線形光学素子(8)をレーザ光の進行に従って順次同軸的に配置した構成としたものである。」（２頁左下欄２～８行）上記刊行物４ないし６の各記載によれば，刊行物４ないし６には，基本波及び複数の高調波の発生に関する技術が開示されており，この技術は本件出願当時周知であったと認められる。そして，本件決定の認定するとおり，刊行物４ないし６の，基本波（ω＝１０６４ｎｍ），基本波の２次高調波（２ω＝５３２ｎｍ）が，それぞれ「赤外領域の少なくとも１つの波長」，「可視領域の少なくとも１つの波長」に相当し，３次高調波（３ω＝３５５ｎｍ及び４次高調波（４ω＝２６６ｎｍ）が，「紫外領域の少なくとも１つの波長」にそれぞれ相当するものというべきである。


平成１４年（行ケ）第６２号　審決取消請求事件（平成１４年１１月６日口頭弁論終結）
判　　　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　株式会社カネミツ
訴訟代理人弁理士　　　鈴　　　江　　　孝　　　一
同　　　　　　　　　　鈴　　　江　　　正　　　二
被　　　　　　告　　　特許庁長官　太　田　信一郎
指定代理人　　　　　　小　　　池　　　正　　　利
同　　　　　　　　　　宮　　　崎　　　侑　　　久
同                    大　　　野　　　克　　　人
同　　　　　　　　　　宮　　　川　　　久　　　成
主　　　　　　　　　文
特許庁が訂正２００１－３９１４０号事件について平成１３年１２月２６日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，名称を「ボス部を有する板金物及びボス部の形成方法」とする特許第２８１６５４８号発明（平成４年１月１０日出願，平成１０年８月２１日設定登録。以下「本件発明」といい，その特許を「本件特許」という。）の特許権者である。
原告は，平成１３年８月２７日，本件特許出願の願書に添付した明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲【請求項１】の訂正等（以下「本件訂正」という。）について訂正審判の請求をした。特許庁は，同請求を訂正２００１－３９１４０号事件として審理した結果，同年１２月２６日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，平成１４年１月９日，原告に送達された。
２　本件明細書の特許請求の範囲の記載
(1)　登録時のもの（以下，その明細書を「登録明細書」という。）【請求項１】平坦部から曲げられて一体に突出された回転軸嵌合用の筒状のボス部の突出高さが，ボス部内径の半径寸法よりも長い寸法で高く形成されていることを特徴とするボス部を有する板金物。
【請求項２】山形の凸に湾曲され，その湾曲した頂部に孔が穿設された金属製素材を作り，その素材の外周縁部と上記孔周辺部分の間の湾曲部分をその膨らみ方向とは逆方向に加圧することにより，筒状にしかも形成すべき回転軸嵌合用のボス部の内径の半径寸法よりも長い寸法の高さに絞り込んで，請求項１に記載の筒状のボス部と平坦部を形成するようにしたボス部の形成方法。(2)　本件訂正に係るもの（訂正部分には下線を付す。以下，その明細書を「訂正明細書」という。）
【請求項１】平坦部から曲げられて該平坦部の一側方向に一体に突出された回転軸嵌合用の筒状のボス部の突出高さが，ボス部内径の半径寸法よりも長い寸法で高く形成されているものにおいて，前記ボス部の基部の内周面が，前記平坦部をその板厚方向から加圧することで該平坦部から流動した材料の一部によって前記ボス部内径をほとんど変化させることなく前記平坦部の他側方向に向けて突出されていることを特徴とするボス部を有する板金物。
【請求項２】は，(1)と同じ。
３　審決の理由
審決の理由は，別添審決謄本写し記載のとおり，本件訂正中，特許請求の範囲【請求項１】に係るもの（以下「訂正事項ａ」という。）が実質上特許請求の範囲を変更するものであり，特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号）附則６条１項によりなお従前の例によるとされる上記改正前の特許法（以下「旧法」という。）１２６条２項の規定に適合しないというものである。
第３　原告主張の審決取消事由
１　審決の理由中，「第１　手続の経緯」，「第２　審判請求の要旨」，「第３訂正拒絶理由の概要」及び「第４　請求人の主張の概要」は認める。「第５　当審の判断」中，４頁１２行目～１５行目「記載されている」，１８行目～３２行目は認め，その余は争う。「第６　むすび」は争う。
審決は，訂正事項ａが実質上特許請求の範囲を変更するものであるとの誤った判断をし（取消事由），ひいては，本件訂正が不適法であるとの誤った判断をしたものであるから，取り消されるべきである。


２　取消事由（実質上特許請求の範囲を変更するとの判断の誤り）(1)　審決は，「訂正事項ａの『前記平坦部をその板厚方向から加圧すること』は，ボス部を有する板金物の平坦部の外周壁部にポリＶ溝を成形するために必要となる最初の工程に対応する事項であって，板金物の外周部分を厚肉化する乃至板金物の外径を押し広げるための構成であるといわざるをえない」（審決謄本５頁３行目～７行目）とした上，「登録時の請求項１に係る発明は，登録時の明細書の段落【０００４】記載の『小径の孔で高さの高い回転軸嵌合用のボス部を有する板金物を提供すること』という目的及び同段落【００３３】記載の『平坦部から曲げられて一体に突出されているにもかかわらず小内径で十分な突出高さの確保された回転軸嵌合用のボス部を有する板金物・・・を提供できる』という効果を有するものであるのに対して，訂正後の請求項１に係る発明は，上記目的乃至効果の外に平坦部の外周壁部にポリＶ溝を成形するのに適したボス部を有する板金物を提供するという新たな目的乃至効果を有するものと解され，登録時の請求項１に係る発明とは目的乃至効果を異にするものである。したがって，訂正事項ａの訂正は，実質上特許請求の範囲を変更するものであると認める」（同頁１６行目～２６行目）と認定判断したが，誤りである。
(2)　すなわち，訂正明細書において，平坦部８を板厚方向に加圧することで平坦部８の材料によりボス部６の基部の内周面を平坦部８の他側方向に向けて突出させる構成は，厚い板材を用いて平坦部８の板厚方向の加圧量を増せば増すほど，既に形成されているボス部６の高さ，内径及び肉厚に影響を及ぼすことなく，ボス部６の基部の内周面が平坦部８の他側方向に向けて大きく突出され，ボス部６の内周面の軸長をより長くすることができるという有用な構成が採用されている。したがって，訂正事項ａがボス部を有する板金物の平坦部の外周壁部にポリＶ溝を成形するために必要な最初の工程に対応する事項であって，板金物の外周部分を厚肉化するないし板金物の外径を押し広げるための構成であるとする審決の判断は，誤りである。
また，登録明細書の段落【００２３】【００２８】及び図１５，１９によれば，本件訂正に係る，平坦部をその板厚方向から加圧することによって，ボス部の内周面の軸長をボス部内径をほとんど変化させることなく更に長くすることは，登録明細書に記載されており，原告は，この構成を訂正事項ａにより付加したものにすぎないから，本件訂正は，実質上特許請求の範囲を変更するものではない。
(3)　ボス部６の高さの意味について
ア　被告は，登録明細書では，ボス部の高さについて，ボス部の「突出高さ」と段落【００１３】に記載されているボス部の「直線部の長さ（高さ）」とを使い分けており，ボス部の高さは，ボス部の突出高さｈ１に平坦部８の厚さを加えたものであると主張する。
しかしながら，登録明細書の段落【００１３】の記載及び図４Ａ～７Ｂによれば，本件明細書の「ボス部６」とは平坦部８の上面から突出した筒状のボス部，「ボス部６の肉厚」とは平坦部８の上面から突出した筒状のボス部の肉厚，「ボス部６の直線部の長さ」とは平坦部８の上面から突出した筒状のボス部の直線に形成されている長さのことであって，「ボス部６の高さ」とは平坦部８の上面から突出した筒状のボス部の直線に形成されている高さのことである。したがって，登録明細書の段落【００１３】の記載において，ボス部６の高さは，平坦部８の上面から突出した筒状のボス部の高さのことを意味するのであり，ボス部の突出高さｈ１と使い分けて記載されているものではない。
イ　被告は，ボス部６が平坦部８の上面から突出した筒状の部分のことであるということが登録明細書に記載されていない旨主張する。しかしながら，登録明細書及びその図面（以下「登録明細書等」という。）の記載により，ボス部６とは平坦部８の上面から突出した筒状の部分，ボス部６の高さとは平坦部８の上面から突出した筒状の部分の高さ（突出高さｈ１）を意味することは容易に理解可能である。登録明細書の段落【０００６】【００１１】【００１３】【００１４】【００２０】～【００２３】及び【００２８】において，前記「ボス部６」は，平坦部８から曲げられて突出した筒状のボス部６のことであり，平坦部８の厚さを加えたものとして記載されていない。また，ボス部６の高さについても，平坦部８の上面から突出された突出高さｈ１として記載されているものであり，平坦部８の厚さは加えられていない。
(4)　ボス部６の位置規制について
被告は，ボス部６の高さが，平坦部８の上面から突出する高さｈ１に平坦部８の厚さを加えたものであるという解釈に基づき，登録明細書の段落【００２３】の記載は，ボス部全体が型により位置規制されていると解するのが相当であり，その結果，ボス部の内周面の軸長はほとんど変化しないのであり，登録明細書において，ボス部６の下方側が位置規制されていないとの記載はない旨主張する。しかしながら，登録明細書の段落【００２３】において，ボス部６とは，段落【００２１】に記載された「平坦部８から曲げられて一体に突出された上下に貫通する筒状のボス部６」のことであり，平坦部８の上面から突出しているボス部６がほぼ位置規制されているとは，平坦部８の上面から突出した筒状のボス部６がほぼ位置規制されていることと解され，ボス部６の下方側まで位置規制されているというものではない。段落【００２３】【００２８】及び図１４，１５，１９によれば，当業者は，図１５においては，ボス部６の下方側は位置規制されず空間があって平坦部８の材料の一部が矢印（↓）の方向（下方）に流れボス部６の内周面の軸長が長くなり，図１９においては，ボス部６の上方側は位置規制されず空間があって平坦部８の材料の一部が矢印（↑）の方向（上方）に流れボス部６の内周面の軸長が長くなるということを，容易に理解し得るものである。
(5)　ボス部６の基部の突出について
ア　被告は，上記のボス部６の高さ及び位置規制に係る誤った認定を前提に，平坦部８を加圧すると，平坦部８が薄くなった分だけ相対的にボス部６の基部が平坦部８の下方向に向いて突出したようになるのであって，登録明細書には図１５の下向き矢印について何の説明もない旨主張する。


しかしながら，被告の主張では，図１５及び１９に平坦部８の材料が流動した方向を矢印（↓）で示したことの説明がつかなくなり，誤った論理を展開している。上記のとおり，段落【００２３】【００２８】の記載及び図１５，１９によれば，平坦部８を板厚方向に加圧した時には，平坦部８の材料の一部は矢印方向（↓）に流動してボス部６の内周面の軸長は長くなる。被告は，単に平坦部８が薄くなった分だけ相対的にボス部６の基部が平坦部８の下方向に向いて突出されると主張するが，当業者はそのように理解するものではない。イ　被告は，平坦部８を板厚方向に加圧する前は，ボス部６の基部の内周面を延ばす側は空間が設けられており，平坦部８を板厚方向に加圧した時には，ボス部６の内周面の軸長は長くなるとの記載は，登録明細書に記載されていない旨主張する。
しかしながら，上記のとおり，段落【００２３】【００２８】及び図１４，１５，１９には，板金物１０の平坦部８の材料の一部が，下方（図１５）又は上方（図１９）に流れボス部６の内周面の軸長が長くなることが記載されており，当業者にとって，図１５においてはボス部６の下方側に空間があって，平坦部８の材料の一部が下方に流れボス部６の内周面の軸長が長くなること，図１９においてはボス部６の上方側に空間があって平坦部８の材料の一部が上方に流れボス部６の内周面の軸長が長くなることを容易に理解し得るものである。したがって，このように当業者が容易に理解し得ることは，登録明細書に明記されていないとしても，その記載があるというべきである。
第４　被告の反論
１　審決の認定判断は正当であり，原告の審決取消事由は理由がない。２　取消事由（実質上特許請求の範囲を変更するとの判断の誤り）について
(1)　ボス部６の高さの意味について
ア　登録明細書では，ボス部の高さについて，例えば，特許請求の範囲の【請求項１】に記載されているボス部の「突出高さ」と，段落【００１３】に記載されているボス部の「直線部の長さ（高さ）」が使い分けられており，これを図１４の板金物１０に当てはめると，段落【００２１】に記載されているように，ｈ１がボス部の「突出高さ」であり，これに平坦部８の厚さを加えたものがボス部の「高さ」である。
イ　原告は，「ボス部６」とは平坦部８の上面から突出した筒状の部分のことであり，また，ボス部６の「直線部の長さ（高さ）」とは，ボス部６の「突出高さ」のことであると主張するが，ボス部６が平坦部８の上面から突出した筒状の部分のことであるということは，登録明細書に記載されていない。登録明細書には，ボス部６について，「突出高さ」という語が特許請求の範囲【請求項１】だけでなく，段落【０００５】【０００６】【００１１】【００１４】【００２０】【００２１】及び【００３３】に記載されているところ，原告の主張するように，ボス部６が平坦部８の上面から突出した筒状の部分をいうのであるならば，ボス部６の高さについて言及する場合，単に「ボス部の高さ」といえば十分であり，殊更「ボス部の突出高さ」という必要はない。また，段落【００１３】におけるボス部６の「直線部の長さ（高さ）」が，ボス部６の「突出高さ」であるとするならば，「突出高さ」という語は，上記のように登録明細書の各所において用いられているのであるから，段落【００１３】においてもボス部６の「突出高さ」と記載するはずであって，あえてボス部６の「直線部の長さ（高さ）」と記載する必要はない。
(2)　ボス部６の位置規制について
ア　原告の主張は，ボス部の位置規制について，型により位置規制されているのは，「ボス部６の平坦部上面より突出されている部分」，すなわち，ボス部６の「突出高さ」部分だけで，ボス部６の基部は位置規制されていないことを前提としている。
イ　しかしながら，登録明細書の段落【００２３】には，「ボス部６はほぼ位置規制されており」，「その高さ・・・はほとんど変化しない」と記載されていることからみて，板金物１０の平坦部８をその板厚方向に加圧する際にボス部全体が型により位置規制されていると解するのが相当であり，その結果，ボス部の高さ，すなわち，ボス部の内周面の軸長は，ほとんど変化しない。段落【００２３】には，ボス部６の特定部分を位置規制することが記載されているわけではない。位置規制されているのは平坦部８の上面から突出した筒状の部分だけであって，ボス部６の下方側は位置規制されていないとは記載されていない。
(3)　ボス部６の基部の突出について
ア　登録明細書の段落【００２３】において，平坦部８の材料が外周側に流動すると記載されているのに対して，ボス部６に関しては，ボス部６は位置規制されており，前記平坦部８の材料の一部が流動してくるだけであると記載されている。そうすると，平坦部８を加圧することにより，平坦部８の材料の一部がボス部６に流動してくるのは，ボス部６を位置規制するための型に許容される製作上の公差に基づいて，型とボス部６との間に隙間ができ，この隙間を埋めるように平坦部８の材料の一部が流れ込むためであると考えられ，上記のとおり，ボス部の内周面の軸長は，ほとんど変化しない。また，図１５によると，平坦部８を加圧するに当たって，上型１５は，中心部に配置された上・下型と同様，固定位置にあり，この固定位置にある上型１５に向かって下型１４が上昇すると考えられ，その結果，平坦部８が薄くなった分だけ相対的にボス部６の基部が平坦部８の下方向に向いて突出したようになる。
イ　原告は，平坦部８を板厚方向に加圧する前は，ボス部６の基部の内周面を延ばす側は空間が設けられており，平坦部８を板厚方向に加圧した時には，ボス部６の内周面の軸長は長くなる旨主張しているが，登録明細書には，これらの事項についても記載されていない。
(4)　原告は，訂正事項ａについて，小径の孔で高さの高い回転軸嵌合用のボス部の内周面の軸長をボス部内径をほとんど変化させることなく更に長くするための構成として記載したものであると主張する。
しかしながら，登録明細書にボス部の高さ及び肉厚がほとんど変化しないと明記されているにもかかわらず，平坦部をその板厚方向から加圧することによって，ボス部内径だけはほとんど変化させないでボス部の高さであるボス部の内周面の軸長を更に長くすることが登録明細書等に記載した事項の範囲内とすることはできない。


(5)　登録明細書の段落【００２３】及び【００２８】に記載されているのは，板金物の平坦部の外周壁部にポリＶ溝を成形するに当たって，先ず板金物の平坦部をその板厚方向から加圧することにより，平坦部の材料を外周側に流動させて板金物の外周部分を厚肉化し，又は板金物の外径を押し広げることと，この加圧工程において，ボス部６はほぼ位置規制され，平坦部８の材料の一部が流動してくるだけであり，その高さ及び肉厚はほとんど変化しないことであって，上記加圧によって「ボス部の内周面の軸長をボス部内径をほとんど変化させることなく更に長くする」ことについては何ら記載されていない。したがって，訂正事項ａの「前記平坦部をその板厚方向から加圧すること」は，ボス部を有する板金物の平坦部の外周壁部にポリＶ溝を成形するために必要となる最初の工程に対応する事項であって，板金物の外周部分を厚肉化するないし板金物の外径を押し広げるための構成であるといわざるを得ない。
(6)　本件訂正は，登録明細書等に記載した事項の範囲内にない事項を追加限定するものであるという点からみても，実質上特許請求の範囲を変更するものである。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由（実質上特許請求の範囲を変更するとの判断の誤り）について(1)　審決は，「訂正事項ａの『前記平坦部をその板厚方向から加圧すること』は，ボス部を有する板金物の平坦部の外周壁部にポリＶ溝を成形するために必要となる最初の工程に対応する事項であって，板金物の外周部分を厚肉化する乃至板金物の外径を押し広げるための構成であるといわざるをえない。また，訂正事項ａの『前記平坦部をその板厚方向から加圧すること』が板金物の外周部分を肉厚化する乃至板金物の外径を押し広げるための構成であることは，たとえ『前記平坦部をその板厚方向から加圧すること』によって，平坦部の材料の一部をボス部側に流動させて，ボス部内径をほとんど変化させることなくボス部の内周面の軸長を多少なりとも長くすることができたとしても，また，訂正事項ａ全体としては板金物の外周部分を厚肉化する乃至板金物の外径を押し広げることについての直接的な言及がないとしても変わることはない。そして・・・訂正後の請求項１に係る発明は，上記目的乃至効果の外に平坦部の外周壁部にポリＶ溝を成形するのに適したボス部を有する板金物を提供するという新たな目的乃至効果を有するものと解され，登録時の請求項１に係る発明とは目的乃至効果を異にするものである。したがって，訂正事項ａの訂正は，実質上特許請求の範囲を変更するものであると認める」（審決謄本５頁３行目～２６行目）と判断する。
(2)　審決の上記判断は，訂正明細書の特許請求の範囲【請求項１】に係る発明が登録明細書の特許請求の範囲【請求項１】に係る発明と目的ないし効果が異なるというものであるところ，この判断は，訂正事項ａの「前記平坦部をその板厚方向から加圧すること」が「板金物の外周部分を厚肉化する乃至板金物の外径を押し広げるための構成である」ことを前提とするものであることは，審決の上記判断部分から明らかである。
しかしながら，本件訂正に係る訂正明細書の特許請求の範囲【請求項１】には，訂正事項ａとして，「前記平坦部をその板厚方向から加圧することで該平坦部から流動した材料の一部によって前記ボス部内径をほとんど変化させることなく前記平坦部の他側方向に向けて突出されていることを特徴とする」と記載され，「前記平坦部をその板厚方向から加圧すること」は，「該平坦部から流動した材料の一部によって前記ボス部内径をほとんど変化させることなく前記平坦部の他側方向に向けて突出させる」作用効果を奏する構成として規定されており，「板金物の外周部分を厚肉化する乃至板金物の外径を押し広げる」作用効果を奏するものとして規定されていないことは，特許請求の範囲の記載自体から明らかである。そうすると，審決の「訂正後の請求項１に係る発明は，上記目的乃至効果の外に平坦部の外周壁部にポリＶ溝を成形するのに適したボス部を有する板金物を提供するという新たな目的乃至効果を有するものと解され，登録時の請求項１に係る発明とは目的乃至効果を異にするものである。したがって，訂正事項ａの訂正は，実質上特許請求の範囲を変更するものである」との上記判断は，訂正事項ａの技術的意義の誤認に基づくものであり，その前提において誤りといわざるを得ない。(3)　被告は，登録明細書の段落【００２３】及び【００２８】に記載されているのは，板金物の平坦部をその板厚方向から加圧することにより，平坦部の材料を外周側に流動させて，板金物の平坦部の外周壁部にポリＶ溝を成形することであり，ボス部の内周面の軸長をボス部内径をほとんど変化させることなく更に長くすることについては何ら記載されていないから，本件訂正後の請求項１に記載された訂正事項ａの「前記平坦部をその板厚方向から加圧すること」は，板金物の外周部分を厚肉化するないし板金物の外径を押し広げるための構成であると主張する。しかしながら，上記の点に関しては，訂正明細書の特許請求の範囲【請求項１】の記載の技術的意義は，【請求項１】の記載自体によって一義的に明確であり，そこに記載された用語の意義を解釈するために，訂正明細書及び登録明細書の発明の詳細な説明や図面等の他の記載を参酌すべきものとは認められないし，被告主張の段落【００２３】【００２８】の記載は，発明の詳細な説明中の単なる【発明の実施の形態】に係るものにすぎず，また，「前記平坦部をその板厚方向から加圧すること」の技術的意義をこれらの記載により特定すべきものでもない。そうすると，これらの記載をもって，訂正明細書の特許請求の範囲【請求項１】に記載された「前記平坦部をその板厚方向から加圧すること」を，「板金物の外周部分を厚肉化する乃至板金物の外径を押し広げる」ための構成であると解釈すべき余地はない。
(4)　また，被告は，訂正事項ａが登録明細書等に記載した事項の範囲内にあるということはできないとして，本件訂正が実質上特許請求の範囲を変更するものであるとも主張する。


主　　    文
１　反訴原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は，反訴原告の負担とする。
事実及び理由
第１　反訴請求
反訴被告は，反訴原告に対し，９５２万０３４２円及びこれに対する平成１１年１２月１日から支払済みに至るまで年６分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
本件は，反訴原告にトラック運転手として勤務していた反訴被告が，後記１(2)ア記載の条件による稼動形態（以下「償却方式」又は「本件償却方式」という。）で稼働していたところ，反訴原告を退職するに際し，反訴原告の反訴被告に対する貸付金として扱われる金額が増加して，反訴被告の退職時において収支を精算するとマイナス９５２万０３４２円となったことから（以下「本件清算金」という。），反訴被告が，償却方式はいわゆるナンバー貸しに当たり無効であること等を主張して，反訴原告に対し清算金債務不存在確認等を求めて訴訟を提起したのに対し，反訴原告が，本件清算金の支払を求めて反訴を提起した事案である（なお，反訴提起に伴い，反訴被告は上記債務不存在確認等請求訴訟を取り下げた。）。１　争いのない事実等（特に証拠を掲げたもの以外は，当事者間に争いがない。）
(1)　当事者
反訴原告は，一般貨物自動車運送業を営む株式会社であり，反訴被告は昭和６３年ころから反訴原告にトラック運転手として勤務し，平成１２年１月末日をもって反訴原告を退職した者である。
(2)　償却方式により稼動する旨の契約締結及び更新等ア　償却方式により稼動する旨の契約締結及び具体的契約内容反訴原告と反訴被告は，平成元年８月ころ，反訴被告の稼動形態につき，下記(ア)ないし(ク)の条件による稼動形態に切り替える旨の合意をし，同稼動形態で稼動を始めた（乙９，反訴被告本人）。
(ア)　反訴被告は，反訴原告が購入したトラック（中古車）を反訴原告から買い受けた上，当該車両を専属的に使用して，反訴原告が受注した運送業務に従事する。(イ)　反訴被告は，車両価格に車検代を加算した金員を，月賦により毎月末に運賃収入から差し引くことにより，反訴原告に返済する。
(ウ)　自動車保険料，ガソリン代，高速道路使用料，修理代等の経費を反訴被告の運賃収入から差し引く。
(エ)　反訴原告の事務経費として，定額分５万円（その趣旨については争いがある。）と，運賃収入比例分として，月額運賃収入の１０パーセントを差し引く（以下，この比例割合を「事務経費率」という。）。
(オ)　毎月の運賃収入から，上記(イ)ないし(エ)の経費等を差し引いた残額が，４０万円を下回る場合にも，反訴原告は，反訴被告に対し４０万円を昀低保障として支払うこととし（以下，昀低保障として支払われる金額を「昀低保障額」という。），その差額は反訴原告の反訴被告に対する貸付金として処理する（以下，貸付金として処理することを「マイナス計上」という。）。(カ)　毎年６月と１２月に精算し，黒字分が出れば，反訴原告は反訴被告に対し当該黒字分を賞与として支払う。
(キ)　反訴原告から反訴被告へ昀低保障額相当分の給与を支払う際には，昀低保障額から所得税，社会保険料を控除する。
(ク)　反訴被告の退職時に，全期間の収支を精算した結果がマイナスであった場合には，当該マイナス分の金額につき，反訴原告の反訴被告に対する債権として扱う。
上記の精算の結果，車両の月賦返済が完了している場合には，反訴原告が反訴被告の使用車両を時価額で買い取る。
イ　償却方式による契約の更新（２台目のトラックについての契約）反訴被告は，平成７年１月ころ，１台目に購入した車両の耐用期限が到来したため，反訴原告に２台目の車両に買い替えてもらい，償却方式による稼動形態を継続した。
ウ　事務経費率，昀低保障額の変動経過
(ア)　事務経費率は，平成４年５月に，１５パーセントに引き上げられ，同時に，昀低保障額が４５万円に引き上げられた（証人Ａ，ただし，事務経費率の引上げにつき反訴被告の同意があったか否かにつき争いがある。）。(イ)　また，平成１１年２月からは昀低保障額が４０万５０００円に引き下げられた。
(3)　反訴被告の退職の経緯
反訴被告は，反訴原告に対し，平成１１年１２月末日をもって退職したい旨申し入れ，反訴原告はこれに同意したが，その際，反訴原告が反訴被告に本件清算金等を支払うよう請求した。
結局，反訴被告はその後，平成１２年１月には，同月１４日のみ勤務し，反訴原告は，反訴被告が同年１月末日付けで退職した旨の処理をした。
(4)　本件訴訟に至る経過
ア　反訴原告は，平成１１年１１月３０日，反訴被告の退職の申入れに際し，反訴被告に対し，前記償却方式の清算金９６２万０３４２円（ただし，内１０万円は，償却方式による清算金債務とは別に発生した，反訴被告に対する貸金である。）の支払を求めた。
イ　反訴被告は，平成１２年２月初めころ，現金１８０万円を持参して反訴原告のＢ社長に面談し，「持参した１８０万円を支払うほかに，使用車両のトラックを引き渡すことで，精算してもらえないか。」との趣旨の申入れをしたが，Ｂ社長は，反訴被告の上記申入れを拒否した。
ウ　その後，反訴被告は，反訴原告に対し，清算金債務不存在確認等請求訴訟（前記のとおり取り下げられた本件における本訴〔当庁平成１２年(ワ)８８３号〕）を提起し，反訴原告は本件反訴を提起した。
２　争点
(1)　本件償却方式は，労基法２７条，貨物自動車運送事業法２７条，公序良俗に反し無効か。
（反訴被告の主張）
ア　反訴原告は，本件において，償却方式は労基法２７条に規定する雇用形態に該当すると主張している。


ところで，同条は，少なくとも時間給に見合う程度の昀低保障を定めて，仕事の繁閑や質量判定による不当な切り下げを阻止しようとするものである。反訴被告の場合，この一定額とは，当初は月額４５万円であり，平成１１年２月分からは月額４０万５０００円と定められたものである。しかしながら，実際には，反訴原告は，本件償却方式の内容に従って，事務経費，高速代，修理代等を差し引くなどしたうえ差額を反訴被告への貸付金として処理しており，上記保障額は有名無実のものとなっている。
仮に，反訴被告が平成元年８月から平成１１年１２月末の退職時まで１０年５か月の間，平均的レベルの生活を営んでいたと推認されたとしても，その間の分として本件清算金債務が発生したとなると，平均的レベルの生活とはほど遠いものになる。
このように，本件償却方式による契約は，実質的に労基法２７条に反するものであり，その限度で無効である。
なお，同条は，「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については，使用者は，労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない」と規定しているだけで，保障すべき賃金額を具体的に定めていない。この点について，保障給の額を同法２６条の休業手当との関連から平均賃金の１００分の６０程度とする見解があるが，休業手当などという本条の趣旨とは異なるものをもって目安とすることは妥当でない。
同法２７条の趣旨からみても，通常の実収賃金と同じ程度の収入を目安にすべきである。
イ　反訴原告は，前記１(2)ア(エ)記載のように，毎月定額５万円を運賃収入から控除していたが，これはいわゆるナンバー貸し賃であり，違法なものである。すなわち，上記定額５万円は，反訴原告が，いわゆる緑ナンバーを反訴被告に貸し与えた代償として控除されていたものであるから，本件償却方式は，貨物自動車運送事業法２７条の名義貸し，事業の貸渡し等であり，罰則（同法７０条２号）のある強行法規に違反した不法なものであって，公序良俗に反し無効である。したがって，反訴被告は，本件償却方式に基づく清算金支払義務を負うことはない。
また，少なくとも，反訴原告がなした月額５万円の控除は違法であり，かつ，公序良俗に反し無効なものであるから，当該部分についての反訴原告の請求は許されない。
（反訴原告の主張）
ア　反訴被告が償却方式による稼動形態に切り換えた経緯(ア)　平成元年７月，反訴被告の同僚である訴外Ｃが，償却方式による稼動を強く希望したことから，Ｂ社長はこれを了承し，Ｃに専属使用させる車両を購入することとしたが，その際，日野１０トン車の中古車で，同程度の車両が２台あったため，Ｂ社長は，１台は反訴原告が通常形態で使用する車両に充てるつもりで，その２台を同時に購入した。
(イ)　上記(ア)の事情を知った反訴被告が，自分もＣと同様，償却方式で稼動したいとＢ社長に懇願してきたが，同社長は，反訴被告の勤務態度が芳しくないと考えていたことから，反訴被告の上記申入れを断った。
(ウ)　その後，反訴原告のＤ部長がＢ社長に口添えをしたことにより，Ｂ社長は反訴被告が償却方式により稼動することを了承し，反訴被告は，平成元年１２月から，前記２台の車両のうち残りの１台を使用して，償却方式により稼動することとなった。
イ　２台目の車両に買い替えての償却方式の継続
(ア)　上記アのように，償却方式への稼動形態は，Ｃが償却方式へ切り換えたことの影響を受けた反訴被告が自ら希望して開始したものであるが，Ｃは，前記の専用車両の耐用期限が来て，償却方式を継続するには車両の買い替えが必要となった時点において，車両の買い替えをしないで，使用車両を反訴原告に買い取ってもらい，債権債務の精算をした上で，平成６年２月に円満に退社した。(イ)　Ｃは，自らが退職する際，反訴被告に対して，運賃収入の低落傾向が続いている景気動向から，２台目に買い替えてまで償却方式を継続することの危険性を話し，１台目の耐用期限が来た段階で債権債務の精算をするのが賢明だとアドバイスをした。
(ウ)　しかし，反訴被告は，償却方式の場合の昀低保障額が高額であることから，車両を買い替えてでも同方式を継続したいとして，平成７年１月，車両を買い替えた上，償却方式による稼動形態を継続してきた。
ウ　償却方式と労基法２７条の関係について
(ア)　本件償却方式による稼動形態は，労基法２７条に規定する「出来高払制で賃金を支払う雇用形態」に該当するものである。
(イ)　そして，同条は，使用者は，労働時間に応じて一定額の賃金の保障をしなければならないとしているところ，反訴被告は，償却方式は，同条に違反すると主張する。
(ウ)　しかし，反訴被告の場合には，賞与の支払も受けており，多いときには約２００万円もの高額の賞与の支払を受けている。
加えて，反訴被告は，平成元年８月から平成１１年１２月末の退職時まで，１０年５か月の長期間にわたって，反訴原告に勤続していた事実にかんがみれば，反訴被告は，この間少なくとも平均的レベル程度の生活を営んでいたものと推認し得るから，「労働時間に応じた一定額の賃金の保障」を得ていたものと推認できる。したがって，償却方式は労基法２７条に違反するものではない。エ　反訴被告は，反訴原告が，事務経費のうち定額分として控除していた月額５万円につき，ナンバー貸し賃として支払を受けていたものであるから，貨物自動車運送事業法２７条に違反するものであると主張する。
しかし，反訴原告と反訴被告との間の償却方式による稼動形態は，反訴原告が受注した運送業務についてのみ反訴被告が従事するものであるから，同条に規定する「名義貸し」には該当しないものである。
(2)　反訴被告退職時における清算金債務額はいくらか。
（反訴原告の主張）
ア　帳簿等の記帳について
(ア)　経費については，反訴原告の事務担当社員が帳簿に記帳していた。(イ)　反訴原告は，(ア)の経費帳簿に基づき，毎月償却制台帳を作成しており，毎年６月と１２月に半年分の集計をして，償却制台帳の写しを反訴被告に交付していた。


(ウ)　なお，車両代金の返済分については，別途記帳していた。イ　反訴被告の平成１０年１１月末日時点における清算金債務額反訴被告は，平成元年１２月から，償却方式により稼動していたが，平成１０年１１月末日時点における償却方式の収支決算に基づく，反訴原告の反訴被告に対する清算金債務額は，９９２万８４３４円であった。
ウ　反訴被告の債務承認
下記(ア)ないし(ウ)の事情に照らせば，反訴被告は，上記イの時点における，反訴被告の反訴原告に対する清算金債務額が上記イ記載の金額であることについて，明示若しくは黙示の承認をしていたものである。
(ア)　すなわち，上記ア(イ)のとおり，反訴原告は反訴被告に対し，毎月末における清算金債務額と収支明細を記載した償却制台帳の写しを，毎年６月末と１２月末に交付していた上，償却制台帳及び反訴被告専用車両による毎月の運賃収入や経費明細の帳簿は，反訴原告に保管されており，反訴被告はいつでも閲覧をすることが可能な状況にあった。
(イ)　また，反訴被告は，日常的に，自分自身で一応の計算をしており，反訴原告に尋ねるまでもなく，おおむねの収支の状況を把握していた。(ウ)　したがって，計算に疑義があれば，いつでも，反訴原告に対し，説明を求めたり，異議の申出をすることができたものであるところ，反訴被告は，退職するまでの間一度もそのようなことをしなかった。
エ　反訴被告退職時における清算金債務額
上記ウの債務承認後である平成１０年１２月から平成１１年１１月までの毎月末における収支明細は別表１のとおりであり，反訴被告退職時には，反訴被告の清算金債務額は９５２万０３４２円である。
（反訴被告の主張）
反訴被告は，平成１０年１１月末日時点の清算金債務額が９９２万８４３４円であることにつき，明示にしろ，黙示にしろ，承認したことはない。したがって，反訴原告が主張する反訴被告退職時における清算金債務額９５２万０３４２円の累積の経緯は不明であり，同額の本件清算金の請求は棄却されるべきである。(3)　事務経費率引上げにつき，反訴被告の承諾があったか（事務経費率引上げ前後の差額分につき，運賃収入から控除したことは違法か）。
（反訴原告の主張）
ア　事務経費のうち，運賃収入に対する比例部分の割合につき，平成４年５月に，１０パーセントから１５パーセントに引き上げられたが，このとき，毎月の昀低保障額を４０万円から４５万円に引き上げている。この昀低保障額の引上げについては，反訴被告からの要望であることを反訴被告本人尋問において反訴被告自身が認めているところである。
上記のような事情に照らせば，反訴被告は，事務経費率の引上げにつき明示の同意をしていたといえる。
イ　仮に，反訴被告が，明示の同意をしていないとしても，反訴被告は，前記のように半年に１度償却制台帳の写しの交付を受けており，同台帳には，経費明細が記載されていたことから，反訴被告は，事務経費率の引上げにつき，事後的に承諾していると解される。
（反訴被告の主張）
ア　事務経費率が１５パーセントに引き上げられたことは認めるが，この引上げは反訴被告の同意なしになされたものである。
イ　したがって，引き上げられた事務経費率５パーセント分に該当する部分についての反訴原告の請求は認められない。
第３当裁判所の判断
１　前提となる事実等
上記当事者間に争いのない事実及び後掲各証拠並びに弁論の全趣旨によると次の事実が認められる。
(1)　償却方式による稼動形態となった経緯についてア　反訴被告は，昭和６３年ころ，正社員のトラック運転手として，反訴原告に入社したが，平成元年８月ころ，償却方式による稼動形態に切り換えた（甲１，乙９）。
なお，反訴原告は，償却方式に切り換える以前は，固定給部分と歩合給部分からなる給与体系の下で稼動していた（証人Ａ，以下，償却方式に切り換える前の稼動形態を「通常の稼動形態」という。）。
イ　本件償却方式への切り換えは，反訴被告が希望したものである（甲１）。Ｂ社長は，当初，反訴被告が償却方式に切り換えることについては消極的であったが，反訴原告のＤ部長の口添えもあったことから，反訴被告が償却方式に切り換えることを了承した。
なお，反訴被告が償却方式に切り換えるよりも数か月前に，Ｃが償却方式に切り換えて稼動を始めたと認められ，このことが反訴被告の償却方式への切り換えに多少影響しているということができるが，反訴被告が償却方式に切り換えた主な動機は，①毎月受領する昀低保障額が，通常の稼動形態による場合の給与よりも高額であること，②状態の良い車両を自己専用車両として与えられることにあったと認められる（反訴被告本人）。
ウ　反訴被告は，自己専用車両として，日野１０トン車の４年落ち中古車を反訴原告から買い与えられ，当該車両代金を月賦の形式で反訴原告に返済することとなった。
(2)　償却方式の内容について（乙９，証人Ａ，反訴被告本人）ア　反訴被告は，専属的に前記車両を使用して，反訴原告が受注した運送業務に従事することにより，反訴被告の運賃収入から，車両価格及び車検代を，月賦により毎月末に控除する方法で反訴原告に返済する。
イ　自動車保険料，ガソリン代，高速道路使用料，及び修理代等の経費を，反訴被告の運賃収入から差し引く。
ウ　事務経費として，月額運賃収入の１０パーセント及び定額５万円を運賃収入からそれぞれ控除する。
なお，上記定額５万円は，「ナンバー代」と称されていた（乙９）。エ　昀低保障額は当初月額４０万円とされ，反訴原告は，毎月１５日に，４０万円から所得税及び社会保険料を控除した金員を反訴被告に支払っていた。オ　反訴被告の月額運賃収入から，上記イないしエの経費等を控除した残額が昀低保障額を下回る場合であっても，反訴原告は反訴被告に対し昀低保障額分の給与を支給することとし，その場合の差額は反訴原告の反訴被告に対する貸付金として処理されていた。


カ　毎年６月と１２月に，半年分の集計をして精算し，反訴被告にとって黒字分が生じた場合には，反訴原告はこれを賞与として反訴被告に支払うものとされた。また，上記精算の結果，反訴被告にとって赤字となる場合には，これを反訴原告の反訴被告に対する貸付金として処理することとされた。キ　反訴被告の退職時に，全期間の収支を精算して，これがマイナスとなっている場合には，反訴原告は反訴被告に対する債権として，その支払請求をする。なお，その際，車両の月賦返済が終わっている場合には，反訴原告が車両を買い上げることとなっていた。
(3)　償却方式による稼動の継続について
ア　反訴被告は，上記日野１０トン車の耐用期限が到来したため，平成７年２月，反訴原告に車両を買い替えてもらった上，償却方式による稼動を継続することとした（反訴被告本人）。
イ　この買い替えてもらった２台目の車両は，三菱ふそうの４年落ちトラックであり，車両代金（反訴被告が反訴原告に返済すべき金額，以下同じ）は７６０万円，その他車検代等で１２３万９２８１円とされた（乙６，証人Ａ，反訴被告本人）。
(4)　償却方式の運用状況等について
ア　帳簿等の記帳等
(ア)　反訴原告は，毎月の運賃収入から控除されるべき経費（車両修理代，軽油代，高速道路使用料等）を，帳簿に記帳していた（乙１）。(イ)　また，反訴原告は，(ア)の経費帳簿に基づき，毎月償却制台帳を作成しており，毎年６月と１２月に半年分の集計をして，償却制台帳の写しを反訴被告に交付していた（乙２，３，証人Ａ，反訴被告本人）。
(ウ)　反訴原告は，車両代金の返済分については，別途記帳していた（乙６）。
イ　昀低保障額及び事務経費率の変動経過
(ア)　事務経費率は，平成４年５月から１５パーセントに引き上げられたが，同時に，昀低保障額も４５万円に引き上げられた（証人Ａ）。(イ)　その後，昀低保障額は，遅くとも平成４年１１月分からは，４５万５０００円に引き上げられ，平成７年４月分からは再び４５万円に引き下げられた（乙３，なお，この間，事務経費率は１５パーセントのままであった。）。(ウ)　そして，平成１１年１月分から，昀低保障額が４０万５０００円に引き下げられ，同時に事務経費率が１０パーセントに引き下げられた（乙７）。
ウ　車両代金の返済
(ア)　反訴被告は，反訴原告に対し，遅くとも平成４年末ころまでには，上記日野１０トン車の車両代金（金額については争いがあるが，これを明確に示す証拠はない。ただし，２台目の車両が１台目と同じく４年落ちの中古車で，車両代金７６０万円とされていることにかんがみれば，１台目の車両代金も上記金額に近いものであったと推認される。）を返済した（反訴被告本人）。(イ)　また，反訴被告は，２台目の車両代金についても，平成９年１月３１日，反訴原告に対する返済を終えた（乙６）。
(ウ)　なお，前記償却方式の内容によれば，上記のように車両代金の返済を終えている以上，２台目の車両への買い替え時及び反訴被告の退職時には，反訴原告が車両を時価額で買い取ることになっているが，反訴被告が専属使用した上記２台の車両につき，反訴原告が時価額で買い取る処理をしていないものと認められる（反訴被告本人）。
エ　現在，反訴原告において，償却方式で稼働している運転手は１名のみである（証人Ａ）。
(5)　償却方式に切り換えた後の収支の状況についてア　反訴被告は，前記のとおり，平成元年８月ころから償却方式による稼動形態に切り換えたが，償却方式における平成１０年１２月分から平成１２年１月分までの収支の状況の詳細は，別表１及び同２のとおりである（乙７）。イ　反訴被告の平成４年１１月分から平成７年１０月分まで及び平成１０年５月分から平成１０年１１月分までの各月の運賃収入，経費の合計額，収支の状況は別表３のとおりである（乙２，３，なお，平成７年９月分及び同年１０月分の運賃収入欄の金額は，当該２か月分の合計額を２分した金額である。）。ウ　なお，反訴被告が償却方式で稼動した期間のうち，稼動開始から平成４年１０月分まで及び平成７年１１月分から平成１０年４月分までの収支の状況については，これを認定するに足りる的確な証拠はない。
(6)　反訴被告の退職の経緯
ア　反訴被告は，平成１１年１１月に，反訴原告に対し，同年１２月末日をもって退職したい旨の申入れをしたが，これに対してＢ社長は，本件清算金の支払を求めた。
反訴被告は，同年１２月は平常どおり稼動し，平成１２年１月中には同月１４日のみ稼動して，昀終的には平成１２年１月３１日を退職日とする処理がなされた（乙９，反訴被告本人）。
イ　その後，同年２月ころ，反訴被告は，Ｂ社長に対し，現金１８０万円を持参して，当該金員の支払をもって本件清算金の支払に代えたい旨の申し出をしたが，Ｂ社長はこれを拒否し，本件清算金債務を全額弁済するように反訴被告に告げた。
２　争点(1)について
(1)　本件償却方式の法的分析
ア　まず，本件において，反訴被告は，車両を反訴原告から買い受けて専属使用しているものの，当該車両が反訴被告名義にされることは予定されておらず（証人Ａ），上記車両売買の目的としては，当該車両を「専属使用できる」という点に重きが置かれていたと認められる。そして，反訴被告が，反訴原告の従業員として，反訴原告が受注した仕事のみに従事していたことについては争いがなく，反訴被告が労基法の適用を受ける労働者に該当することは明らかである（したがって，本件償却方式は，貨物自動車運送事業の許可制の潜脱を防止する趣旨の規定である貨物自動車運送事業法２７条に違反するものではなく，この点に関する反訴被告の主張は理由がない。）。


イ(ア)　次に，反訴被告は，毎月昀低保障額から所得税等を控除した金額を給与として反訴原告から受領していたものではあるが，実際には，月々の運賃収入から，経費等を控除して，それが昀低保障額を下回る場合には，その差額は反訴原告の反訴被告に対する貸付金として処理されていたことは，前記認定のとおりである。(イ)　そうすると，反訴原告が毎月受け取る昀低保障額相当の給与は，運賃収入から控除されるべき経費として扱われているのと同様であり，運賃収入が低額なためマイナス計上となる場合には，清算金債務が累積していくのであるから，実質的にみれば，反訴被告が受け取る給与のうち，マイナス計上された金額と同額の部分については，反訴被告は給与としてではなく借入金として反訴原告から受領しているのにほかならないものというべきである。
(ウ)　そうすると，形式的には，反訴被告の給与体系はその時々の昀低保障額による固定給払のように見えるが，その実質は，反訴被告の運賃収入の額に応じて給与の支払を受けているものであり，これは労基法２７条にいう「出来高払制その他の請負制で使用する労働者」に該当するものというべきである。
(2)　本件償却方式の仕組み及び機能の分析
ア　清算金債務累積の原因について
(ア)　そもそも，本件償却方式の仕組みからすれば，反訴被告の収支がプラスとなるかマイナスとなるかは，反訴被告の運賃収入の多寡に左右されているものであることは明らかである。
しかしながら，反訴原告が与えた仕事のみに従事するという労働形態からすれば，どの程度の仕事を反訴被告に与えるかは基本的には反訴原告が決定することであり，反訴被告が従事した仕事の単価についても，反訴原告が顧客との交渉等を経て決定するものと考えられるから，反訴被告が，その裁量や才覚をもって運賃収入を増加させることは実際上不可能である。
また，控除されるべき経費についてみると，トラックで長距離を走行する業務である以上，反訴被告の意思や能力にかかわりなく，車両の修理代，燃料代及び高速道路使用料等は必然的に発生するものであると認められる。そして，これらの経費に加え，定額分５万円及び運賃収入の１０ないし１５パーセントが，反訴原告の事務経費として控除されることになっている。
そうすると，結局，精算の結果マイナス計上となるか否かは，反訴被告の意思や能力とは無関係に決まるものであるといえる。そして，上記の経費項目からすれば，月々のマイナス計上額自体には一定の限度があるとはいえ，その累積を一定限度で留めるような仕組みは設けられていないから，その意味では反訴被告の清算金債務は無制限に累積する可能性があるものである。
(イ)　そして，さらにさかのぼれば，反訴被告の運賃収入の多寡を左右するのは，反訴原告が受注する仕事の量や単価，ひいてはその時々の景気動向であると考えられる（なお，証人Ｂは，反訴被告が顧客との間でトラブルを起こしたことも運賃収入減少の一要因である旨証言しているが，これを裏付ける的確な証拠はなく，上記事実を認めることはできない。）。
イ　本件償却方式における反訴原告・反訴被告の利益状況等(ア)ａ　まず，本件償却方式は，反訴原告にとっては，受注する仕事量が減少して売上げが低下しても，反訴被告に買い与えた車両代金や，反訴被告に支払うべき昀低保障額及び車両修理代等の経費については，反訴被告の清算金債務に累積することで常に確保することができる上，事務経費に相当する分についても反訴原告の利益として確保できるという機能を果たしていると認められる。すなわち，償却方式は，反訴原告にとって，反訴被告からの回収不能の危険を除けば，絶対に損をしない仕組みになっているものである。ｂ　ところで，本件償却方式を開始するに当たっては，反訴被告は自己専用車両を反訴原告から買い受けた形をとることになるが，この車両売買の目的が主に「車両を専属使用すること」にあり，名義変更はそもそも予定されておらず，反訴被告の退職時には反訴原告が時価で買い取ることとされていることは前記認定のとおりであり，上記車両売買は，所有権移転という実質を伴わないものであるといえる。そして，反訴被告が当該車両を使用して従事するのは，反訴原告から与えられた仕事のみであって，当該車両を使用して自己の裁量で稼動するわけではないことからすれば，車両の使用状況は，通常の稼動形態と変わらないと認められる。すなわち，償却方式であれ，通常の稼動形態であれ，反訴原告にとっては，それを従業員に使用させて自己の受注した仕事に従事させることに変わりはないものである（なお，反訴被告の１台目の専用車両につき，反訴被告が償却方式を希望しなければ，反訴原告は通常の稼動形態を前提に使用するつもりであったと認められる。）。上記のように，車両の売買が，実際には所有権移転の実質を伴わず，車両の使用状況も通常の稼動形態の場合と変わらないことからすれば，償却方式の場合であっても，車両代金や経費等は原則として反訴原告が負担すべきものであるというべきである。
ｃ　さらに，本件償却方式においては，通称ナンバー代として事務経費５万円が控除されることになっているが，反訴被告は反訴原告の従業員にすぎず，ナンバーを借りている立場にない上，実際にも，上記のように，通常の稼動方式の場合と償却方式の場合とで，車両の使用状況自体に変わりがないことからすると，償却方式の場合のみ，ナンバー使用代を労働者に負担させることに実質的な根拠はないというべきである。


ｄ　上記のように，反訴原告が償却方式により確保できることになる車両代及び燃料代，高速道路使用料等，車両修理費等の経費は，本来ならば反訴原告が負担すべきものである。反訴原告は，これらを反訴被告に負担させつつ，少なくとも事務経費相当額を自己の純利益として得ていたと認められる（なお，別表１ないし３記載の５７か月間において，反訴原告は事務経費として合計１１８９万７９６７円を控除しているが〔甲２，３，及び７〕，反訴被告は，約１０年償却方式で稼動していること，償却方式に切り換えた当初は景気も良好であり，運賃収入も高額であったと推認されることからすれば，反訴原告が，反訴被告の償却方式での稼動期間中に得た純利益は，少なくとも２０００万円以上になるものと推定できる。）。(イ)ａ　次に，反訴被告にとっては，償却方式は，運賃収入が多い時には，通常の稼働形態の場合と比べて高い収入を得ることができるものの，運賃収入が少ないときには清算金債務を負うこととなるものであるが，運賃収入の多寡は，主にその時々の景気動向に影響されるものであって，反訴被告の意思や能力と無関係に変動するものであることは前記(2)アのとおりであるから，通常の労働形態と比して高い収入を得ることができるという利益は不確定なものに過ぎない。そして，そもそも労働契約においては，その時々の景気動向に対処する責任は当該事業の運営主体たる使用者が負うべきものと解するのが相当であり，本件でも，反訴原告が景気動向に対処する責任を負っていることからすれば，反訴被告は，償却方式によって，本来自己が直接負担するはずのない景気変動の危険を直接負担するという不利益を負っているということができる。
ｂ　なお，通常の労働形態との比較という点から検討すると，通常の労働形態で反訴被告と同様の仕事に従事した場合の給与は月額３５万円ないし４５万円程度であり，賞与は年２回各２０万円程度であること，償却方式により稼動する場合の昀低保障額は，反訴原告会社における通常の労働形態の場合の固定給部分と比して５万円から８万円程度高いことが認められる（乙９，証人Ａ）。しかし，仮に通常の稼動形態よりも高額の金員を受領していたとしても，その一方で清算金債務が累積していたのであり，賞与についても，一時は２００万円程度の賞与が支給されたときもあったものの，支給されたのは昀初の数年だけで，その後はほとんど支給されていないと認められるから（反訴被告本人），結果的にみれば，必ずしも通常の稼動形態と比して反訴被告が金銭的な利益を得ていたとはいえないし，仮に，景気が良好であった時期に，高額な賃金を得ていたことのみをもって，通常の稼動形態と比して反訴被告が金銭的な利益を得ていたと評価し得るとしても，運賃収入減少の危険を反訴被告が負担することや，２台分の車両代金（合計１５００万円余りと推定される。），燃料代，高速道路使用料，車両修理費等を負
担していること等を総
合考慮すれば，反訴被告が，償却方式によって，通常の稼動形態よりも利益を得たとはいい難い。
ｃ　結局，反訴被告が本件償却方式により確実に得た利益は，単に車両を専属使用できるという点のみであるといっても過言ではなく，その反面，反訴被告が負った不利益は，①景気変動等による運賃収入の減少の危険，②本来反訴原告が負担すべき車両代金，経費等の負担，③反訴原告の純利益となる事務経費の控除（このうちナンバー代の控除について，実質的な根拠がないことは前記のとおりである。）など，労働契約である以上，反訴原告が反訴被告に対し，当該不利益を負わせることが不合理なものばかりであるということができる。
ｄ　また，Ｂ社長は，償却方式による稼動をやめる際には，その時点での清算金債務を返済する必要がある旨反訴被告に告げていたことが認められ（反訴被告本人），また，退職する際にも，清算金債務を返済しなければならないとされていたことからすれば，償却方式は，事実上，反訴被告の退職の自由を制限する機能を有していたと認められる。
本件においては，昀終的には反訴被告の退職自体は認められており，既に退職の処理がなされていることに争いはないが，その経過は前記認定のとおりであり，事実上反訴被告にとって退職を躊躇させる機能を果たしたことは否定できない。
ウ　本件償却方式における収支の状況
本件償却方式について，その結果たる収支の状況を詳細にみると，証拠上収支の状況が認定できる別紙１ないし３記載の合計５７か月分のうち，２８か月について収支がマイナス計上となっており，そのマイナス計上分の合計はマイナス７５６万３１００円となる。他方，収支が黒字となっている２９か月分の，黒字分合計額は，４３３万４５４５円であり，当該５７か月分の収支を合計するとマイナス３２２万８５５５円となる。
また，２台目の車両代金が控除され始めた平成７年２月分から同年１０月分までは，すべての月においてマイナス計上となっており，特に，同年４月，同年９月，同年１０月には，その当時の昀低保障額である４５万円ないし４５万５０００円を超えるマイナス計上となっている。
上記のように，収支の状況としては，マイナス計上となっている月とそうでない月がほぼ半数ずつあるが，その額を比較すると，概してマイナス額の方がプラス額よりも高い傾向にある。そして，マイナス計上額が反訴原告が受け取る昀低保障額を上回っている月もあり，特に車両代金の返済をしている間においてその傾向が著しいが，車両代金の返済を終えたからといって収支がプラスになるというわけではないし，車両代金の返済とは無関係に，マイナス計上額が昀低保障額を上回っている月もある。
なお，平成７年１１月分から平成１０年４月分の収支については，前記のように証拠上認定できないが，平成７年１０月及び平成１０年５月における各清算金債務の残額を比較すれば，約２年３か月の間に，マイナス計上が６００万円以上累積したことになることから，前記の認定し得る収支の状況よりも更にマイナス計上となる月が多かったものと推認される。
(3)以上を前提に，本件償却方式の有効性について検討する。
ア労基法２７条との関係について
(ア)一般に，賃金の支払が，出来高払制その他の請負制による場合は，時間賃金の場合と異なり，仕事の供給量に伴う事業の繁閑によって賃金額が左右され，あるいは仕事の単位量に対する賃金の切下げ，仕事の完成度に対する厳しい評価などとあいまって不当に低い賃金をもたらして，労働者の生活の安定を確保することが難しくなると認められる。
そこで，労基法２７条は，上記のような弊害のあることを考慮して，実収賃金の確保ないし減少防止を通して労働者の生活を保障すべく，一定額の賃金保障を使用者に義務づけたものであると解される。


そして，同条が定める保障給とは，「労働時間に応じた一定額」であるから，時間給であるのが原則であり，実労働時間に応じて支払われなければならないものであるから，労働者の実労働時間とは無関係に一定額を保障するものは固定給であって，同条にいう保障給とはいえない。
同条は，使用者に対し，上記のような保障給の定めをし，かつ，当該保障給以上の給与を労働者に支払う義務を課しているというべきである。ただし，当該労働契約が労基法２７条に反して無効となるか否かの判断にあたっては，保障給の定めが明確にはなされていなくても，現実に同条の上記の趣旨に合致するような給与体系が確立されており，適正に運用されていると認められれば，当該労働契約が無効であるとはいえないと解される。
(イ)これを本件についてみるに，本件償却方式において，反訴被告の実労働時間に応じた一定額の賃金保障をする旨の定めがなされていたとの事実は認められない。
また，反訴原告は，反訴被告に対し，毎月昀低保障額として４０万円ないし４５万円程度を支払ってきたことが認められるが，前記(1)イで述べたように，これをもって昀低保障額を固定額とする固定給払とみることはできない。そして，本件においては，前記認定のとおり，昀低保障額や事務経費率の改定がなされてはいるものの，いずれも反訴原告が反訴被告に対して支払うべき給与を実質的に保障するためになされたものとはいえないし，前記の収支の状況からすれば，そのような効果が生じたとも認められない。
また，ほかに反訴原告が，反訴被告に対し，労基法２７条の趣旨に合致する給与支払をなす措置を講じたとの事実を認めることはできない。結局，本件償却方式においては，労基法２７条の趣旨に合致するような給与体系が確立されていたとは認められず，また，その運用に当たっても，同条の趣旨に合致した賃金の支払を確保するような運用がなされていたとは認められないから，本件償却方式は労基法２７条に反するものというべきである。ところで，労基法２７条は，単に「一定額を保障」と定めるのみで，保障給として支払われるべき金額を具体的には定めていないが，少なくとも，労働者の給与月額が実質的にマイナスとなることを許容するものでないことは明らかである。そうすると，本件においても，少なくとも，昀低保障額を超える清算金債務の累積がなされた月については，その差額分についてのマイナス計上は労基法２７条に反し，無効であるというほかない。
イ公序良俗違反の点について
(ア)さらに本件償却方式の有効性について，公序良俗違反の観点から検討する。前記(2)イのとおり，本件償却方式は，その内容において，本来反訴原告が負担すべき運賃収入減少の危険や車両代金，経費等を直接反訴被告に負わせるものとなっているが，これは，労働者が使用者の指揮監督という制限の下で当該事業のために労働力を提供し，これに対して当該事業の運営主体たる使用者が報酬を支払うという労働契約の本質的内容と相容れないものである。
なぜなら，労働契約においては，労働者が当該事業の運営に参画することはそもそも予定されていない以上，当該事業の運営上の危険や，運営のために要する経費を直接負担することもまた予定されていないというべきであるからである。したがって，上記のような不利益を労働者に負担させることを内容とする労働契約においては，それを是認するに足りるような措置がとられる必要があるというべきである。
そして，本件について具体的にこれをみるに，本件償却方式においては，反訴被告に前記のような負担をさせる仕組みとして，各種の経費の控除やマイナス計上がなされているものであるが，このような仕組みの下では，反訴被告が受け取るべき給与の額は極めて不安定になる上，稼動すればするほど清算金債務が累積するような事態となる危険を内在することとなっているのであって，このような仕組みの労働契約は，労働者の生活保障のために賃金に関するさまざまな規制をなしている労基法の趣旨に反するものであることは明らかである。
加えて，清算金債務が累積した場合には，反訴被告の退職の自由を事実上制限するという機能をも有することも合わせ考えれば，その不合理性は著しいといわざるを得ない。
そうすると，本件償却方式のような仕組みを有する労働契約は，労働者が受領すべき給与について，労基法の趣旨に合致するような仕組みが併せて設けられ若しくは労基法の趣旨に合致するような適正な運用が確保され又は労働者が特別の利益を享受する内容を包含しているなど，労働者が前記のような不利益を負うことを是認するに足りる特段の事情がない限り，労働者に当該不利益を負わせる部分については，公序良俗に反し無効であるというべきである。
(イ)これを本件について具体的にみると，まず，そもそも使用者たる反訴原告は，昀低保障額の切下げや事務経費率の調整など，その時々の景気変動に応じた措置を講じて，反訴被告に対して実質的に労基法の趣旨に合致する給与の支払をなし，かつ，清算金債務が無制限に累積することを防ぐべき義務があるというべきであるところ，本件償却方式の内容には，反訴被告に対する給与支払を確保する仕組みや，清算金債務の累積を防止する仕組みは設けられていない。そして，本件においてなされた昀低保障額や事務経費率の改定が，いずれも反訴原告が反訴被告の給与を実質的に保障するためのものとはいえないことは前記のとおりであり，これらの改定によって清算金債務の累積が防止されていないことも，前記の収支状況から明らかである。
また，本件償却方式においては，毎年２回，半年分の収支を精算することが予定されているが，これは，黒字の場合の賞与額決定のためのものに過ぎず，精算の結果赤字となる場合には，単にその半年分のマイナス計上がそのまま清算金債務として残るのみであると認められるから，年２回の精算をもって，清算金債務の累積を防ぐ措置が講じられているということはできない。
さらに，上記年２回の精算時に，償却制台帳の写しが反訴被告に交付されており，このことは，清算金債務額が累積した場合に，反訴被告が償却方式を継続することの危険性を認識する契機としての機能を事実上果たしているといえるが，反訴被告が上記危険性を認識したとしても，反訴被告自身がその意思で清算金債務の累積を防止することは不可能である上，前記のとおり，Ｂ社長は，償却方式による稼動をやめる際には，その時点での清算金債務を返済する必要がある旨反訴被告に告げていたことからすれば，反訴被告が上記危険性を認識しても，清算金債務を返済しない限り償却方式をやめることもできないのであり，償却制台帳の写しを交付することが，清算金債務の累積を防止する機能まで果たしているとは認められない。結局，本件償却方式の運用上も，上記の反訴原告の義務を果たすような措置が講じられたとの事実は認められない。


平成２１年６月２９日判決言渡
平成２１年(行ケ)第１０００７号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２１年４月２７日
判決
原告三起商行株式会社
訴訟代理人弁理士安田   敏雄
同安田幹雄
同国立久
同堀家和博
訴訟復代理人弁理士片桐   務
被告シビルスポーツ株式会社
訴訟代理人弁理士高橋   康夫
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は，原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が無効２００８－８９００１５号事件について平成２０年１２月３日にした審決を取り消す。
第２当事者間に争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
被告は，登録第２６５９２１８号商標（以下「本件商標」といい，その商標権を「本件商標権」という。）の商標権者である。本件商標は，平成３年６月１２日，Ｉ（以下「Ｉ」という。）が登録出願し（出願番号０３－０６１６６７号），平成６年５月３１日設定登録され（以下「本件商標登録」という。），平成１２年６月１２日，被告に対し移転登録された。その後，平成１６年６月３０日，指定商品の書換登録がされた。本件商標は，別紙１のとおりの構成からなり，商品の区分及び指定商品は別紙商品目録のとおりである。原告は，平成２０年２月１２日，無効審判請求（無効２００８－８９００１５号。以下「本件無効審判請求」という。）をした。
特許庁は，平成２０年１２月３日，「本件審判の請求を却下する。」との審決（以下「審決」という。）をし，その謄本は，同月１５日，原告に送達された。
２審決の理由
別紙審決書写しのとおりである。要するに，①商標法４７条は，商標登録が同法４条１項１０号に違反したことを理由とする同法４６条１項に基づく商標登録の無効の審判は，不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除き，商標権の設定の登録の日から５年を経過した後は，請求することができない旨規定しているところ，②本件無効審判請求は，本件商標が商標法４条１項１０号に違反した登録であることを理由とし，本件商標の設定登録後５年を経過した日より後の平成２０年２月１２日に請求され，③本件商標と登録第１７２９７５０号の商標（別紙２の構成からなる商標。以下「引用商標」という。）とを比較すると，両者は類似する商標とはいえず，別異の出所を示す商標として看取されるから，本件商標の出願人が引用商標の存在を知っていたとしても，引用商標の周知性に依拠し不当な利益を得る目的，すなわち不正競争の目的で本件商標を出願し商標登録を受けたとはいえず，④本件無効審判請求は商標法４７条の定める期間（設定登録の日から５年）を経過してされたものであり，不適法である，というものである。
審決のした「不正競争の目的」の有無についての判断の詳細は，次のとおりである。
(1)引用商標の周知性（引用商標についての信用の有無）について判決（甲３）において，引用商標と同様の構成態様の標章を中核とする商品表示が遅くとも昭和６１年には国内の需要者間に周知となったとされていること，別件審決（甲４ないし甲６）においても周知商標と推認し得るとされていることなどからみて，本件商標の出願時である平成３年６月には，引用商標は被服等の需要者の間で広く認識されるに至っていたし，その後も引用商標の周知性は継続している。
(2)周知の引用商標の商標権者である原告の信用を利用して不当な利益を得
る目的の有無
ア本件商標は，別紙１のとおり，天馬（ペガサス）の図の下に，外縁を細い線で描いて丸みを帯びた書体で「ｍｉＫｉ」の欧文字を表し，同じ表示態様で描かれた「ＳＰＯＲＴＳ」の欧文字を上段の「Ｋｉ」の文字の下に「ＳＰ」の文字が配置されるようにずらして配した構成からなるものであり，その構成中の図形部分と文字部分とは常に不可分一体のものとして観察しなければならない特段の理由を見いだすことができず，それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというべきものである。かかる構成にあって「ｍｉＫｉ」の文字部分に限定しての称呼や観念が生じるとすべき特段の理由はなく，当該欧文字部分は特定の観念を生じさせない一体的な造語として看取されるとするのが相当であり，当該欧文字部分からは「ミキスポーツ」の称呼を生ずるものである。引用商標は，別紙２のとおり，「ｍｉＫｉＨＯＵＳＥ」の欧文字からなるところ，各文字を丸みを帯びた書体をもって同じ間隔で視覚上まとまりよく一体的に表してなるものであり，引用商標において「ＨＯＵＳＥ」の文字部分を取捨して「ｍｉＫｉ」部分のみが殊更に印象され，当該部分に限定した称呼や観念をもって取引に資されたことを裏付ける証左は見いだせない。引用商標は，その構成全体をもって不可分一体の固有の商標であり，その構成文字に相応して「ミキハウス」の一連の称呼を生ずるものであり，特定の観念を生じさせることのない造語からなるものとして看取される。
本件商標と引用商標とは，「ｍｉＫｉ」の部分に限定してみれば，丸みを帯びた表示態様において近似した点があり，「ｍｉＫｉＳＰＯＲＴＳ」と「ｍｉＫｉＨＯＵＳＥ」とを対比すれば，「ｍｉＫｉ」の部分が小文字と大文字の組み合わせで，「ＳＰＯＲＴＳ」と「ＨＯＵＳＥ」が全て大文字で表されているといえるが，これらの点をもって両者が直ちに構成の軌を一にするということはできない。本件商標と引用商標とは，その外観構成において，図形の有無の差異を有するばかりか，本件商標の欧文字部分と引用商標との対比においても，欧文字部分の構成文字及び二段と一段の表示態様の差異等で著しい相違点を有するものであるから，全体としてみれば，これらから受ける印象は全く別異のものであって，外観上相紛れるおそれはない。


また，本件商標の称呼「ミキスポーツ」と引用商標の称呼「ミキハウス」とを対比しても，前半の「ミキ」の音を共通にするとはいえ，後半の「スポーツ」と「ハウス」の各音において明らかに相違するものであるから，これらをそれぞれ一連に称呼するときは，全体としての音感が全く相違し相紛らわしいものではない。
さらに，本件商標と引用商標とは，その構成文字がいずれも特定の観念を生じさせない造語とみられるから，観念については比較することができず，また，本件商標の図形部分との比較も同様にできない。そうすると，本件商標と引用商標とは，その外観，観念及び称呼から受ける印象・記憶・連想等を総合してみた場合，たとえ，これらを同一又は類似の商品に使用しても，需要者が両商標を表示した商品をその出所を同じにするものであると誤認するとは認められないから，本件商標と引用商標とが類似する商標であると判断することはできない。イ本件商標と引用商標は類似する商標とはいえないから，本件商標の出願当時，たとえ引用商標が周知のものであり，本件商標の出願人がそのことを知っていたとしても，本件商標の出願人が引用商標の周知性に依拠し不当な利益を得る目的で本件商標を出願し，登録を受けたとすることはできない。
第３原告主張の取消事由
審決は，以下のとおり，本件商標と引用商標とは類似しないとし，これを前提として，不正競争の目的で登録されたものではないと判断した点に誤りがあるから，違法として取り消されるべきである。
１本件商標と引用商標とは類似しないとした判断の誤り本件商標と引用商標との類否判断は，外観，称呼及び観念のみならず，「商品の取引の実情」を考慮してされるべきである。
」は，本件商標すなわち，本件において，①引用商標「ｍｉＫｉＨＯＵＳＥ引の出願時には頁周知性得を)，②獲行して   決書２７い審たこと(３６行～３９用商標における，色鉛筆を曲げたような丸みのある書体を採用していること，「ｍ」「ｉ」「ｉ」を小文字とし「Ｋ」を大文字としこれらを混合で表した文字を配列していること等，引用商標は特有の表現が用いられ，需要者に対し，強力な顧客吸引力を与えていること，③「被服」の取引においては，「ＨＯＵＳＥ」及び「ＳＰＯＲＴＳ」の語は自他商品等識別力が弱いのみならず，特にず，商品識「ＳＰＯＲＴＳ，」の語は「運動に適したもの」を表すものにすぎこのような取引の実情を考慮す別機能を有しない場合が多いことが認められ，れば，本件商標と引用商標において，看者の最も注意を惹く部分は，前半の「ｍｉＫｉ」部分であるといえるが，本件商標と引用商標との「ｍｉＫｉ」部分は，近似する。
」の部分を対比してみても，また，後半のＳＰＯＲＴＳ「ＨＯＵＳＥ」と「の字「ＨＯＵＳＥ」に文   Ｓと「ＳＰＯＲＴＳ」」共，「大で字あること   「Ｏ」似し本件商標中の１０文字のうち７文字が引用商標と近似体が近て   ること，いしていること等を考慮すると，両商標は類似というべきである。２不正競争の目的で登録されたといえないとした判断の誤り以下の事実によれば，本件商標の出願人であるＩは，引用商標に化体された原告の信用を利用して不正な利益を得る目的で本件商標の登録を受けたものというべきである。
本件商標は，前記第２の１のとおり，平成３年６月１２日，Ｉにより登録出願され，平成６年５月３１日設定登録されたものである。ところで，原告は，平成元年に，Ｉが代表者を務める山全商事株式会社（以下「山全商事」という。）に対して，同社が「ｍｉＫｉＳＰＯＲＴＳ」の欧文字からなる標章を付したＴシャツを販売する行為が，周知性を有する「ｍｉＫｉＨＯＵＳＥ」を付した原告の商品との間に混同を生じると主張して，不正競争防止法１条１項１号に基づき，商品の販売の差止め及び損害賠償金の支払を求めて，訴訟を提起した。大阪地方裁判所は，平成４年９月２２日，原告の請求を認容する旨の判決をした(大阪地方裁判所平成元年(ワ)第９５７９号事件，以下「甲３事件」といい，その判決を「甲３判決」という場合がある。）。Ｉは，同事件の係属中の平成３年６月１２日に，同事件の標章と類似する本件商標の登録を出願した。
なお，特許庁が平成９年１２月２４日にした，商標登録取消審判事件における各審決(平成５年審判第３４２８号ないし３４３０号，甲４ないし甲６。以下，「甲４の審決」，「甲４ないし甲６の審決」などという場合がある。）によれば，Ｉの有していた登録商標(登録第２１９１９２８号，登録第２４０８５６５号，登録第２４７９１９６号)の通常使用権者である山全商事が，平成ｍｉＫｉｍｉＫｉ」と５年１月に，「「ＳＰＯＲＴＳ」等と表記した標章(」が上下２段に分けられた標章を含む。)の使用につき，引用「ＳＰＯＲＴＳ商標との混同が生じるとして，Ｉの有していた前記各商標登録を取り消してい特許庁が平成２１年３月３１日にした，商標登録取消審判事件におる。また，ｍｉＫｉける審決(「取消２００８－３００２８７号，甲３８）においても，」の文字部分と引用商標は外観上の類似性が相当高いと認定してＳＰＯＲＴＳいる。
このような経緯を総合すれば，Ｉは，引用商標に化体した原告の信用にただ乗りし不正の利益を得ること等を目的として本件商標を出願したものと認められる。
本件商標の出願人であるＩは，設定登録後に，本件商標権を，被告に対し，３００万円もの高額で売却した（甲２８の添付資料３）こと等，本件商標に係る商標権を高額で売却するなどにより，不正の利益を得ようとしていたことも推認できる。
第４被告の反論


審決が，本件商標と引用商標とは類似しないとし，これを前提として，不正競争の目的で登録されたものではないと判断した点に誤りはない。１本件商標と引用商標とは類似しないとした判断の誤りに対し
(1)本件商標と引用商標の類否
外観について，本件商標「ｍｉＫｉ／ＳＰＯＲＴＳ及びペガサス図形」と引用商標｢ｍｉＫｉＨＯＵＳＥ｣とは，①本件商標には大きなペガサス図形が表記されているのに対し，引用商標は文字商標であること，②本件商標は，「ｍｉＫｉ」と「ＳＰＯＲＴＳ」が上下２段に表記されているのに対し，引用商標は，一段で表記されていること，③本件商標では，下段に「ＳＰＯＲＴＳ」と表記されているのに対し，引用商標では，右側に「ＨＯＵＳＥ」と表記されていること，④本件商標では，あたかも刺繍されたような文字が用いられているのに対し，引用商標は，丸文字からなる字体であること等，両商標は，外観において大きく相違する。
称呼について，本件商標からは，｢ペガサス｣，｢テンマ｣，「ペガサスミキスポーツ」，｢ミキスポーツ｣の称呼を生じるのに対し，引用商標｢ｍｉＫｉＨＯＵＳＥ｣からは｢ミキハウス｣の称呼が生じ得る。本件商標から「ペガサス｣，｢テンマ｣，「ペガサスミキスポーツ」の称呼が生じる場合は，両商標は，称呼において類似しない。また，本件商標から，｢ミキスポーツ｣の称呼が生じる場合であっても，それぞれの後半部の称呼が相違するから，称呼において類似しない。
観念について，本件商標「ｍｉＫｉ／ＳＰＯＲＴＳ」と引用商標｢ｍｉＫｉＨＯＵＳＥ｣は同一の意味内容を有するものではなく，両者は観念上も非類似の商標である。
よって，本件商標と引用商標は，その外観，称呼，観念のいずれもが相違するものであって，類似する商標ではない。
(2)原告の主張に対し
原告は，本件商標，引用商標において，自他商品の識別力があるのは，「ｍｉＫｉ」の部分であって，「ＨＯＵＳＥ｣，「ＳＰＯＲＴＳ」の部分ではないと主張する。
しかし，丸みのある書体や，大文字と小文字を混合した表記は，ありふれた表現であり，そのことによって，識別力があると解すべきではない。また，本件指定商品分野において，｢ｍｉＫｉ」は，｢三木｣の姓，｢美紀｣，｢美樹｣，｢美貴｣など女性の名前としても用いられ，格別，識別力が強いとはいえない。本件商標は「ｍｉＫｉ／ＳＰＯＲＴＳ」が二段に構成されてなるとはいえ，図形下部にまとまった態様で共通する書体で一体的に表示してなるものであって，これが全体で一個の商標を構成するから，「ｍｉＫｉ」の部分のみを特徴的な部分とすることはできない。
２不正競争の目的で登録されたといえないとした判断の誤り原告は，「ｍｉＫｉＳＰＯＲＴＳ」の欧文字からなる標章を付したＴシャツを販売する山全商事の行為が，周知性を有する「ｍｉＫｉＨＯＵＳＥ」を付した原告の商品との間に混同を生じると認定して，不正競争防止法１条１項１号に基づき，損害賠償金の支払を命じた大阪地方裁判所の甲３判決等に照らすならば，Ｉには，不正競争の目的があると主張する。
しかし，甲３判決は，不正競争防止法上の保護を求める原告の商品と山全商事の商品との対比において，｢本件標章を表示し｣，｢衣服の際立って目立つ箇所に顕著に表示し｣，｢商品の地色と本件標章との色彩のコントラストを強調した｣表示部分の特徴を判断したものであって，本件商標と引用商標を対比判断したものではない。逆に，同判決は，｢なお，被告が出願公告決定を受けた商標「ＭＩＫＩＳＰＯＲＴＳ」そのものが，抽象的には，本件標章に類似しないことは被告主張のとおりと認められるけれども，｣(同１６１頁９行ないし１１行)と，商標が類似していない旨を判示している。
本件商標は，甲３判決が出される前に出願されたものであり，また，本件商標「ｍｉＫｉ／ＳＰＯＲＴＳ及びペガサス図形｣は，甲３判決，甲４ないし甲６の審決で対象とされた商標とは，構成や態様において異なる。本件商標は，甲３事件の対象とされた商品等表示と比較すると，引用商標からより一層離れたものであるから，本件商標の登録が，不正競争の目的でされたものとはいえない。
３まとめ
以上のとおり，本件商標は引用商標と類似するものではなく，その出願は不正競争の目的でされたものではない。本件審判請求は，商標法４７条の除斥期間経過後にされた不適法な請求であるから，これを却下した審決に違法はない。
第５当裁判所の判断
１はじめに
本件無効審判請求は，本件商標登録が商標法４条１項１０号に違反することを理由とし，本件商標の設定登録の日である平成６年５月３１日から，除斥期間である５年を経過した日の後である平成２０年２月１２日にされた請求である(争いがない)。
商標法４７条１項は，商標登録が４条１項１０号に違反してされたとき，商標登録についての同法４６条１項の無効審判は，商標権の設定登録の日から５年を経過した後は，請求することができないとして，無効審判請求の除斥期間を定めている。また，同項は，「不正競争の目的で商標登録を受けた場合」について，除斥期間経過後においても無効審判を請求することができるとして，除斥期間の例外について規定する。


商標法４７条１項が，同法４条１項１０号を理由とする無効審判請求について除斥期間を設けている趣旨は，同号所定の無効理由は，その性質上，公益的な観点からではなく，私益の保護の観点から設けられたものであること，登録された商標権については，対世的効力を有し，第三者の利害にも影響を及ぼすことから，その法的安定性が保護されるべきであることから，一定の期間経過後に無効審判請求を許容するのは妥当でないと解されたこと等に由来するものといえる。したがって，除斥期間経過後に無効審判請求をすることができるための例外的な規定の要件である「不正競争の目的」の解釈・適用は，上記の趣旨に照らしてされるべきである。そして，少なくとも，同法４条１項１０号を理由とする無効審判請求の本案の要件事実と，同義に解することは，除斥期間を設けた制度の趣旨に照らして妥当でない。
なお，同法４６条１項所定の「(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く)」との文言に照らすならば，不正競争の目的の有無は，本件のように設定登録された商標権が譲渡された場合であっても，商標登録の時期を基準時として，登録を受けた者について，判断するのが相当である。そこで，本件商標登録の出願人であり登録を受けた者であるＩについて，本件商標登録時(平成６年５月３１日)において，不正競争の目的で本件商標登録を受けたか否かについて検討する。
判断の順序として，まず，本件商標と引用商標とを対比し，その類否の程度を検討し，次いで，Ｉが，本件商標の設定登録を受けた事情等について考察する。
２不正競争の目的についての事実認定
(1)本件商標と引用商標の対比(類否の程度等)
ア本件商標の外観，称呼，観念
(ア)外観
本件商標は，上部に，天空を翔ける羽根の生えた馬の姿を横からとらえた図形（以下「ペガサス図形」という。）を配し，その下に「ｍｉＫｉ」と「ＳＰＯＲＴＳ」の文字を欧文字で上下２段に分けて配置し，「Ｋｉ」の部分と「ＳＰ」の部分のみ上下に重なるよう，「ｍｉＫｉ」と「ＳＰＯＲＴＳ」の文字を，左右に少しずらして配置されている。文字部分のうち，上段の「ｍ」「ｉ」「ｉ」の３文字は小文字の字体で描かれ，「Ｋ」の文字は大文字の字体で描かれているが，４文字とも同じ大きさで，表記されている(ただし，「ｉ」については，「・」部分だけ長い。)。下段の「ＳＰＯＲＴＳ」の文字は，すべて大文字の字体で同じ大きさで表記されている。字体は，丸みのある太字で，各文字の外周部分は刷毛ではいたような刺繍様に描かれている。本件商標は，上記のとおりの外観を呈している。
(イ)称呼及び観念
ペガサス図形の部分からは，「ペガサス」ないし「天馬」の称呼を生じる可能性がないとはいえないが，格別の称呼は生じないと解するのが自然である。文字部分からは，「ミキスポーツ」の称呼を生じる。ペガサス図形の部分からは，「羽根の生えた馬」，「ペガサス」，「天馬」の観念を生じる。文字部分は，造語であることから，同部分からは，「スポーツ」を除いて，特定の観念は生じない。図形及び文字を総合すると，「躍動感」等を観念する余地もなくはないが，統一した観念は生じないとするのが自然である。
イ引用商標の外観，称呼，観念
引用商標は，「ｍｉＫｉＨＯＵＳＥ」の欧文字を横書きにし，このうち「ｍ」「ｉ」「ｉ」は小文字の字体で描かれ，その他の文字は大文字の字体で描かれているが，各文字とも同じ大きさで表記されている（ただし，「ｉ」については，「・」部分だけ長い。）。各文字は，丸みのある太字で，輪郭が明確に描かれ，全体として柔らかな印象を与える。同商標からは「ミキハウス」の称呼が生じる。造語であることから，「ハウス」部分を除いて，特定の観念は生じない。
ウ本件商標と引用商標の対比
本件商標と引用商標を対比すると，本件商標は，上部のペガサス図形部分と下部の上下２段に配置された「ｍｉＫｉＳＰＯＲＴＳ」の文字からなる外観を有するのに対し，引用商標は「ｍｉＫｉＨＯＵＳＥ」との外観を有するから，両商標は文字の字体に類似する点があることを考慮してもなお，その外観において相違する。また，本件商標と引用商標とは，称呼において相違する。さらに，本件商標からは，「羽根の生えた馬」，「ペガサス」，「天馬」，「スポーツ」との観念が生じ得るが，引用商標からは，「ＨＯＵＳＥ」との観念が生じ得るため，両者は，観念において相違する。
エ平成６年に至る時期における引用商標の使用状況等念のため，本件商標登録がされた平成６年５月に至るまでの，原告における，引用商標の使用態様を検討する。原告が，その販売に係る商品についての広告等をみると，甲９の４，５，甲１２の８ないし１１，甲１４の「ＭＩＫＩＨＯＵＳＥ」（一部はその文字の下に「ＦＩＲＳＴ」又は「ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ」の文字を小さく付記したもの），甲１２の８ないし１１の「ｍｉｋｉｈｏｕｓｅ」（下部に「ｍｕｍ」と小さく付記したもの），甲１５の「ＭＨ」のような少数の例外があるものの，ほとんどは「ｍｉＫｉＨＯＵＳＥ」の文字を一体に表示した，本件商標と同一標章が使用されていた(甲９の１ないし５，甲１０，甲１１，甲１２の１ないし９，甲１２の１１，甲１３の１ないし７)。
引用商標の上記のような使用態様に照らすならば，平成６年５月の本件商標の設定登録の時点で，引用商標が，取引者，需要者にとって広く知られていたことは認められるが，その点を考慮にいれてもなお，引用商標中の本件商標と共通する「ｍｉＫｉ」の部分のみが，特に広く知られており，識別機能を有する特徴的部分（要部)であったと認めることはできない。
オ小括


以上のとおりであって，本件商標と引用商標は，外観，称呼，観念を異にし，類似しない。
したがって，引用商標と類似しない本件商標について，Ｉが，商標登録出願をし，出願登録を受けたことについて，不正競争の目的があると認定することはできない。
(2)本件商標登録の経緯等
ア商標登録出願等
Ｉは，昭和６１年１１月２１日に「ミキスポーツ」の商標を，平成元年１１月３０日に「ＭＩＫＩＳＰＯＲＴＳ」の商標を，平成２年１１月５日に「ｍｉｋｉＳＰＯＲＴＳ」の商標を，平成３年６月１２日に本件商標を，それぞれ登録出願をした。また，Ｉが代表者を務める山全商事は，「ｍｉｋｉＳＰＯＲＴＳ」の標章を付した衣服を販売していた。
イ甲３事件及び甲４ないし甲６の審決の経緯
原告は，平成元年１２月２日，山全商事に対して，衣服中に異なる色彩をとりまぜて商品の色彩のコントラストを強調し，商品の目立つ箇所に本件引用商標と同様の文字からなる標章を付した原告商品（子供服）の形態が，不正競争防止法１条１項１号にいう商品表示性及び周知性を取得しているとし，同社が「ｍｉＫｉＳＰＯＲＴＳ」の欧文字からなる標章を付したＴシャツを販売する行為が，原告の商品との間に混同を生じると主張して，不正競争防止法１条１項１号に基づき，商品の販売の差止め及び損害賠償金の支払を求め，大阪地方裁判所は，平成４年９月２２日，原告の請求の一部を認容する旨の判決をした。
原告は，昭和６１年１１月２１日に登また，Ｉの有していた登録商標(録出願して平成元年１１月２８日に設定登録された「ミキスポーツ」との登録標章，平成元年１１月３０日に登録出願して平成４年４月３０日に設定登録された「ＭＩＫＩＳＰＯＲＴＳ」との登録商標，平成２年１１月５日に登録出願して平成４年１１月３０日に設定登録された「ｍｉｋｉＳＰＯＲＴＳ」との登録商標商)の通常使用権者である山全商事が，上記の各標を使用した行為が，いずれも商標法５３条１項に該当すると主張して，甲４な商標登録の取消審判請求をし，特許庁は，平成９年１２月２４日，引用商標との混同が生じると認定，判断して，Ｉいし甲６の審決により，甲１の１，２，甲３ないしの有していた前記各商標登録を取り消した(６，当事者間に争いのない事実及び弁論の全趣旨)。
ウ本件商標権の移転
被告は，平成１２年６月１２日，本件商標権の移転登録を受けた（甲１の１，２，甲２８）。
３不正競争の目的についての判断
前記１で述べたとおり，商標法４条１項１０号に違反したことを理由とする無効審判請求に係る除斥期間についての例外の要件である「不正競争の目的」については，①同号に係る無効事由は，私益の保護の観点から設けられたものであること，②登録された商標権の効力については，法的安定性が保護されるべきとの要請があること等に照らして，その要件該当性の有無が判断されるべきである。
前記２で述べたとおり，確かに，①原告は，遅くとも平成３年７月以後，本件商標の設定登録がされた平成６年５月までの間に，その販売する子供服に関する広告に本件商標を付して，業界新聞や雑誌に多数回にわたって掲載しており，本件商標を付した子供服の販売，広告によって，引用商標が，原告の出所を示すものとして広く知られていたこと，②Ｉは，「ミキスポーツ」，「ＭＩＫＩＳＰＯＲＴＳ」，「ｍｉｋｉＳＰＯＲＴＳ」の文字商標について商標登録を受け，同人の経営に係る山全商事がそれらと同一又は類似する商標を使用して衣服を販売したこと，③同社が「ｍｉＫｉＳＰＯＲＴＳ」の欧文字からなる標章を付したＴシャツを販売する行為については，原告の商品との間に混同を生じるとして，不正競争防止法１条１項１号に基づいて，商品の販売の差止め及び損害賠償金の支払を命じる判決がされたこと，④ミキスＩの有していた「ポーツ」，「ＭＩＫＩＳＰＯＲＴＳ」，「ｍｉｋｉＳＰＯＲＴＳ」の登録商標引用商標と間で，出所の混について，通常使用権者である山全商事の使用が，同が生じるとして，商標登録を取り消されたこと等の事実を総合すると，少なミキスポーツ」，「ＭＩＫＩＳＰＯＲＴＳ」，「ｍｉｋｉＳＰＯＲくとも，「ＴＳ」等の登録商標を使用するＩ及び山全商事の行為が，引用商標を付した原告の商品との間で出所の混同を生じる使用態様であったことが推認される(もっとも，甲３事件は，原告商品の商品表示の周知性を根拠とする不正競争防止法に基づく訴訟であり，引用商標と同様の構成の標章がその商品表示の一部を構成するものとされているにすぎない。また，甲４ないし甲６の審決において，引用商標との間で混同を惹き起こすとされた商標は，いずれも文字のみからなる商標であって，図形と文字商標から構成される本件商標とは異なる。)。
しかし，本件商標は引用商標と類似しないと解すべきであるから，出願人であるＩの行為に，上記のような経緯が存在したからといって，本件商標の登録が，直ちに，無効審判請求において定められている除斥期間についての例外の要件である「不正競争の目的で商標登録がされた場合」に該当するということはできない。


判決　平成１４年７月５日　神戸地方裁判所　平成１３年(わ)第６１７号　殺人未
遂，銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
主文
被告人を懲役３年に処する。
未決勾留日数中３００日をその刑に算入する。
押収してある文化包丁１丁（平成１３年押第１２５号の１）を没収する。
理由
（罪となるべき事実）
被告人は，
第１　平成１３年５月２９日午後９時ころ，神戸市中央区Ａ町ａ丁目ｂ番先路上で，普通乗用自動車を運転し，信号待ちのため停車していたＶ（当時３１歳）に対し，同車運転席側の窓越しに，殺意をもって，右手に持っていた文化包丁（刃体の長さ約１５．２センチメートル，平成１３年押第１２５号の１）で，同人の前胸部を突き刺すなどしたが，同人に抵抗されたため，同人に約１週間の加療を必要とする前胸部刺傷等の傷害を負わせたにとどまり，殺害するに至らず，第２　業務その他正当な理由がある場合でないのに，同日午後９時４５分ころ，同区Ｂ通ａ丁目ｃ番ｄ号先路上で，第１記載の文化包丁１丁を携帯したが，被告人は，判示第１の犯行当時，自殺しようと思い詰めていたことによる強度の心的ストレスを受けつつ飲酒した結果，複雑酩酊の状況に陥り，心神耗弱の状態にあった。
（証拠の標目）
省略
（事実認定の補足説明）
弁護人は，判示第１の事実について，被告人には被害者Ｖに対する殺意がなかった旨主張する。
そこで，検討すると，関係証拠によれば，本件犯行に使用された凶器は，刃体の長さ約１５．２センチメートル，昀大刃幅約４．５センチメートル，刃体の昀大厚約１．５ミリメートルの先端が鋭利な文化包丁であって，高い殺傷能力を有していること，被告人は，本件犯行前に上記包丁を自殺に用いる目的で購入し，調理等に用いていたから，上記包丁の形状，性能を十分認識していたこと，被告人は，自動車の運転席窓から運転席に座っていたＶに対し，いきなり前胸部を上記包丁で突き刺したものであって，この犯行態様は，身体の枢要部を狙ったものであること，Ｖの傷害の程度は加療約１週間を要する前胸部刺傷等にとどまっているものの，これは車いすで日常生活を送り，車いすバスケットボール等をたしなんで，相当な腕力及び俊敏さを有するＶが，被告人の右手を両手でつかんで力一杯これを押し返したからであって，被告人がＶを突き刺そうとする力はかなり強度なものであったことなどが認められ，これらの凶器の形状，性能，被告人のこれに対する認識，犯行の態様，傷害の部位等の諸事情を総合すると，本件の動機が明らかでないことを考慮しても，被告人がＶに対し殺意を有していたことは，これを優に認定することができる。
（法令の適用）
被告人の判示第１の所為は刑法２０３条，１９９条に，判示第２の所為は銃砲刀剣類所持等取締法３２条４号，２２条にそれぞれ該当するところ，各所定刑中判示第１の罪については有期懲役刑を，判示第２の罪については懲役刑をそれぞれ選択し，判示第１の罪は心神耗弱者の行為であるから刑法３９条２項，６８条３号により法律上の減軽をし，以上は同法４５条前段の併合罪であるから，同法４７条本文，１０条により重い判示第１の罪の刑に同法４７条ただし書の範囲内で法定の加重をし，その刑期の範囲内で被告人を懲役３年に処し，同法２１条を適用して未決勾留日数中３００日をその刑に算入し，押収してある文化包丁１丁（平成１３年押第１２５号の１）は，判示第１の殺人未遂の用に供した物で被告人以外の者に属しないから，同法１９条１項２号，２項本文を適用してこれを没収し，訴訟費用は，刑事訴訟法１８１条１項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。
（弁護人の主張に対する判断）
１　弁護人は，判示第１及び第２の各犯行当時，被告人は，酒酔いの結果，心神喪失若しくは心神耗弱の状態にあったと主張するので，この点について判断する。２　まず，被告人の供述は，供述態度が誠実で一貫性が認められる上，関係証拠と格別そごする点もないことから信用できるものであるところ，公判廷で取り調べた被告人の供述を含む関係証拠によれば，本件犯行前後の状況等や被告人の記憶について，おおむね以下の事実が認められる。
(1)　本件犯行前の状況等
被告人は，これまで約２０年にわたり，大阪市西成区のあいりん地区で日雇労働等をし，金が入るとギャンブルで使い果たしてしまうという生活を続けてきたが，そのような生活に嫌気がさし，厭世観から自殺を考えるようになった。そして，被告人は，首吊りや入水等自殺の方法をあれこれと考え，平成１３年３月初めころには首を切るために本件で使用した文化包丁を１００円ショップで購入し，犯行の２日前の平成１３年５月２７日ころには，明石の大蔵海岸で，ウイスキーを飲んで海に飛び込もうとしたものの，死にきれなかった。被告人は，本件犯行当日である５月２９日朝，今日こそは絶対に入水自殺をしようと考え，いったん岸壁に行ったが，人通りが多く，暗くなるまで待つことにし，酒を飲んで海に飛び込めば死ねると考え，同日午後５時半ころから，３５０ミリリットル缶入り酎ハイを飲んだ上，死に装束としてシャツを着替え，さらに，ウイスキーを酎ハイの空き缶３分の１くらいまで入れ，コーラで割って，午後６時半ころまでに飲み終えた。
(2)　本件犯行後の状況等
被告人は，本件犯行後，同日午後９時３０分ころ，全裸で，文化包丁を持って立っていることに気づき，自分でも訳が分からず，うろうろしていたところ，警察官がやってきて現行犯逮捕されたが，被告人は，この時刻を腕時計で確認できた。なお，被告人は，現行犯逮捕される時点では，路上で，裸で包丁を所持して立っている自己の状況を正確に認識することができた。
その後，同日午後１０時３０分ころ，兵庫県生田警察署で，飲酒検知を受けたところ，被告人は呼気１リットル当たり０．１ミリグラムのアルコールを身体に保有していることが確認され，質問応答状況は正常と判定された。
(3)　被告人の記憶
被告人は，同日午後６時３０分ころから，現行犯逮捕される前の午後９時３０分ころまでの記憶が全くない。


主　　　　　文
１　本件各控訴に基づき，原判決を以下のとおり変更する。(1)　被控訴人は控訴人Ａに対し，金２５９５万４９２７円及び平成１１年９月１４日以降支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(2)被控訴人は控訴人Ｂに対し，金１３万２０００円及び平成１１年９月１４日以降支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(3)　控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。２　本件附帯控訴を棄却する。
３　附帯控訴を除く訴訟費用は第１，２審を通じて，控訴人Ａと被控訴人との間に生じたものはこれを５分し，その１を被控訴人の，その余を控訴人Ａの負担とし，控訴人Ｂと被控訴人との間に生じたものはこれを５分し，その２を被控訴人の，その余を控訴人Ｂの負担とし，附帯控訴費用は被控訴人の負担とする。４　この判決は，第１項の(1)及び(2)に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　控訴人ら
(1)　原判決を以下のとおり変更する。
被控訴人は，控訴人Ａに対し金１億１３８６万６１５８円，控訴人Ｂに対し金３１万円及び，これらの各金員に対する平成１１年９月１４日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(2)　本件附帯控訴を棄却する。
(3)　訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。
２　被控訴人
(1)　原判決を以下のとおり変更する。
控訴人らの請求をいずれも棄却する。
(2)　本件各控訴をいずれも棄却する。
(3)　訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。
第２　事案の概要
１(1)　本件は，控訴人らが被控訴人に対し，「被控訴人が普通乗用自動車で，信号機の設置されていない本件事故現場の交差点を左折する際，左後方に対する注意を怠る等したため，同車を左後方から直進して来た控訴人Ａ運転の自動二輪車に衝突させて，同自動二輪車を損壊するとともに，控訴人Ａに重傷を負わせた。」旨主張し，控訴人Ａに関しては自賠法３条に基づき，控訴人Ｂに関しては民法７０９条に基づき，その損害の賠償を求めている事案である。
なお，控訴人Ｂは，控訴人Ａの叔父であり，控訴人Ａが乗っていた自動二輪車の所有者として，その価格の賠償を求めている。
(2)　原判決は，「控訴人Ａは，通行を禁止された路側帯を，前方注視を怠った状態で進行していたのであるから，本件事故について大半の責任がある。しかし，被控訴人の側にも，渋滞の際，控訴人Ａのような運転をする者が少なくなく，予見できない状況とはいえない以上，左折に当たり，自車をできる限り左に寄せて走行させるとともに，左後方に対する注意を尽くすべきであるのにこれを怠った過失があり，３割程度の過失が認められなければならない。」旨判示し，７割の過失相殺をした。
(3)　控訴人らは，７割の過失相殺がされたことを不服として，本件控訴に及び，被控訴人も自己の側に過失はないとして附帯控訴に及んだ。２　前提事実（争いのない事実等），争点及び当事者の主張は，以下に付加訂正するほか，原判決の事実及び理由，第２の１，２記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)　原判決２頁２３行目文末に「なお，控訴人車の所有者は，控訴人Ａの叔父の控訴人Ｂであった。」を付加する。
(2)　原判決２頁１９行目，同４頁１５行目の各「路側帯部分」をそれぞれ「車道外側線部分」と，同４頁１９行目，２６行目の各「路側帯」をそれぞれ「車道外側線」と，同頁２６行目から同５頁１行目にかけての「左路側帯」及び同５頁１行目，同６頁３行目の各「路側帯」をそれぞれ「車道外側線の左側」，同５頁２０行目の「開姶した」を「開始した」と各改める。
３　控訴人らの控訴理由
(1)　原判決が「控訴人Ａが，通行の禁止された路側帯を通行していた。」旨認
定したことが誤りであること
ア　道路交通法２条１項３号の４は，路側帯を「歩行者の通行の用に供し，または，車道の効用を保つため，歩道の設けられていない道路または道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路部分で，道路標示によって区画されたものをいう。」と規定している。
イ　控訴人Ａが進行していた道路の左側には歩道が存在するので，第１車線の車道外側線の左側部分も車道である。したがって，控訴人は，車道左端を進行していたに過ぎないから，何ら過失はなく，原判決には明らかな誤りがある。(2)　原判決が「被控訴人が本件交差点手前約２５．７メートルで左折の合図をした。」旨認定したことが誤りであること
ア　運転者は，左折の際に，その合図をするとともに左後方を確認し，安全であれば直ちに車道左端に車を寄せる。原判決は，被控訴人が左折の合図をする前，走行車線左端に車を寄せたことを不自然とし，被控訴人の左後方の確認に関する供述が信用性に乏しいとの正しい認識を示しながら，上記認定を行ったことには矛盾がある。
イ　道路交通法上要求された交差点手前３０メートルの地点で左折の合図を行う者はほとんどおらず，１０ないし１５メートルの地点で合図をするのが通常である。控訴人Ａが，左折を開始する被控訴人に，交差点の手前１０．７メートルの地点で気付いている点から考えても，被控訴人が１５メートル手前で合図をしたものと推認できる。
ウ　以上のとおり，被控訴人は，交差点の直前で左折の合図を出し，やや急角度で左折進行したものであり，過失のあることが明らかである。(3)　原判決が「控訴人Ａの自動二輪車の速度は４０キロメートルを超えていた。」旨認定したことが誤りであること
ア　原判決が，上記認定に至ったのは，被控訴人車との衝突の衝撃が相当大きく，停止距離も長いと考えたためである。


イ　しかし，被控訴人車との接触程度の軽い衝突しかなく，制動距離が伸びたのは，控訴人Ａが自動二輪車から振り落とされたことに原因がある。ウ　したがって，控訴人Ａに速度オーバーの事実は認められない。(4)　上記のとおり，本件事故は，被控訴人側の一方的過失によりもたらされたものであり，仮に，控訴人Ａの過失が認められるとしても，その割合が２０パーセントを超えることはない。
４　被控訴人の附帯控訴理由
(1)　被控訴人は，左折を行うに当たり，合図を出して十分な減速を行い，車をできる限り左に寄せて，左側後方に十分な注意を払って左折しており，本件事故に対して全く責任がない。本件事故は，控訴人Ａが狭くて危険な道路の左端を猛スピードですり抜け，先行する被控訴人車を左側から追い越そうとした無謀運転から生じたもので，その原因は全て控訴人Ａの側にある。にもかかわらず，原判決が，自賠法３条但書の免責を認めなかったのは明らかな誤りである。(2)　原判決は，控訴人Ａの労働能力喪失率を９０パーセントとしているが，実質的な労働能力の喪失は７９パーセントとされるべきである。また，男子全年齢平均賃金額を基礎収入として採用しているが，控訴人Ａが，このような年収を得られる蓋然性はなく，事故時の年収を基礎とするのが公平である。さらに，後遺障害慰謝料についても大阪地方裁判所の基準と比較し過大である。したがって，被控訴人の請求が一部認められる場合でも，認容金額を減額しなければならない。
第３　当裁判所の判断
１　本件事故態様，過失相殺割合について
(1)ア(ア)　被控訴人は，本件事故前後の状況につき，概略，以下のとおり説明している（原審における被控訴人本人尋問の結果（陳述書（乙２）を含む。））。ａ　本件事故現場周辺は，渋滞していたので，ノロノロと自転車が走る位のスピードで，走行していた。
ｂ　国道４３号線は，左側から単車が来ることが多いので，本件交差点の約３０メートル手前で路側帯の線（車道外側線のこと）の左まで車を寄せて，左折の合図を出した。その際，ドアミラーと目視で左後方の安全を確認したが，後方から来る単車等はなかった。
ｃ　その後，左折先の道路が狭く，曲がり口の向かい側にはＣ車が止まっていたので，歩行するよりも遅い速度まで減速したうえ，左ドアミラーと目視で再度，左後方の確認をしたが，単車等は見あたらなかった。そこで，可能な限り車を左に寄せて左折を始めたところ，左前方で「ポン」と小さな音がした。ｄ　不審に思い車から降りると，控訴人Ａが，Ｃ車の手前２メートル位の路上に倒れていた。
(イ)　一方，控訴人Ａは，概略，以下のとおり説明している（原審における控訴人Ａ本人尋問の結果（陳述書（甲２３）を含む。））。ａ　本件事故当時，走行車線が渋滞していたため，路側帯（車道外側線の外側のこと）をゆっくりと走行していた。速度は，約３５キロメートル程度で，４０キロメートルを超えることはあり得ない。
ｂ　走行車線は，相当渋滞しており，車間５メートル程度で車が数珠つながりの状態であった。
ｃ　本件交差点の約１０．８メートル手前で，被控訴人車が左折し始めるのに気付き，必死でブレーキを掛けたが，その後の記憶はない。気が付いたときには仰向けに路上で倒れていた。
ｄ　被控訴人車の左折の合図には全く気付かなかった。仮に，被控訴人が事前にウインカーを出していたのであれば，後続車に遮られ見えなかったのだと思う。被控訴人が左に車を寄せていれば，ウインカーに気付いたし，被控訴人車が左折する際に，巻き込まれることもなかったと思う。
イ　ところで，実況見分調書（甲２ないし４）及び見積（請求）書（乙１）によると，次の事実が認められる。
(ア)　本件事故直後，本件事故現場の路上には，約４メートルにわたって控訴人車によるものと認められる擦過痕が残っていた。(イ)　本件事故のため，控訴人Ａは重傷を負ったが，関係各車両の損傷は比較的軽微であった。ちなみに，①控訴人車の外形上の損傷は，左バックミラー折損，左ステップ擦過等であり，②被控訴人車の損傷は，左前バンパー，左前フェンダー及び左ヘッドランプの各損傷，③Ｃ車の損傷は右前泥除け部の凹損にとどまっている。
(ウ)　最終的に，控訴人Ａは，Ｃ車の手前の路上に投げ出され，控訴人車はＣ車からやや離れたところに転倒した状態であった。ウ(ア)　上記イの事実から考えると，控訴人車は，被控訴人車に接触する直前，左に傾きながら，路上に左ステップを擦りつけながら滑走し，被控訴人車の左前バンパーに接触した後，Ｃ車の右前泥除け部に衝突したものと認められる。(イ)　そして，実況見分調書（甲２）に添付された別紙「交通事故現場見取図」に記載された被控訴人車の進路及び擦過痕の位置，前記認定の控訴人車と被控訴人車との接触の部位やその態様，被控訴人車の損傷状況などに照らすと，被控訴人車が左後方からの単車等の接近に備え，被控訴人が述べるほど十分な左寄せを行っていたとは到底認められず，むしろ，交差点の手前約５メートルの地点で，第１車線内から左折をはじめたものと認められる。
(ウ)　また，被控訴人は，陳述書（乙２）において，「ウインカーを出した際及び左折の際に，いずれも左ドアミラーと目視で左後方を確認した。」旨説明しているが，原審における本人尋問では「ウインカーを出す際及び左折を開始する際，サイドミラーのみで左後方の確認をしたが，その後は確認していない。」と供述している（原審本人尋問調書２８ないし３４項）。このような点からすれば，被控訴人が，左後方から単車の来る危険を認識して，十分な後方確認を行っていたとは考えがたい。
エ(ア)ａ　上記ウで検討したところによれば，被控訴人の上記ア(ア)の説明中，本件事故の直後に行われた実況見分時における指示説明と異なる部分は，後にする単なる弁解にすぎず，たやすく信用できない。
ｂ　しかし，本件交差点の中央部から約３０メートル手前で左折の合図を出し，かつ，低速で走行していたという部分については，当時の交通状況及び本件事故態様とも合致し，実況見分時点から供述が一貫しているので，信用できるものと考えられる。
ｃ　なお，控訴人らは，「左寄せをしていないのに，左折の合図を早い時点で出すのは不自然である。」旨主張するが，当時の渋滞した交通状況を考慮すると，追突等を避けるため早目に左折の合図を行ったとしても不自然とはいえない。


(イ)ａ　一方，控訴人Ａの上記ア(イ)の説明には特に不合理なところはなく，大筋で信用できるものと考えられる。
ｂ　被控訴人は，「控訴人Ａは，制限時速をはるかに超える速度で，左後方から被控訴人車の追い越しを図ったものである。」旨主張する。しかし，前記のとおり，被控訴人が左後方の確認を十分に行ったとはいえない以上，控訴人車を見落としたとしても不自然ではないから，控訴人車が突然急接近してきたとはいえず，控訴人車の急接近を前提とする立論は採用できない。また，本件の場合，控訴人車は普通自動二輪車であり，衝突前に滑走等した可能性が高いから，自動車の場合と同視して，制動距離等から速度を推測し，制限時速を超えていたと断定することはできない。したがって，被控訴人の上記主張は採用することができない。オ(ア)　ところで，控訴人Ａが車道外側線の左側部分を走行していたことは，同控訴人においても自認するところである。
(イ)　同部分の左側（外側）には歩道が設けられているので，控訴人らが控訴理由で主張しているように，同部分が路側帯に当たるとはいえない（道路交通法第２条３の４号参照。）。
(ウ)　しかし，「道路標識，区画線及び道路標示に関する命令」第５条別表第３は，車道外側線を「車道の外側の縁線を示す必要がある区間の車道の外側」と定義し，道路交通法１７条１項本文は「車両は，歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては車道を通行しなければならない。」旨の通行区分を規定し，さらに，同法２条１項３号は，車道について「車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によって区画された道路の部分をいう。」旨定義している。これら法令の規定からすると，車道外側線の左側部分は，車道とはいえないことが明らかであり，したがって，車道ではない，このような部分を車両で通行することは通行区分に違反し，特別の場合を除いて許されない
ものと解すべきである
。(エ)　前記認定の本件事故の態様及び控訴人Ａの供述によれば，同控訴人は，車両の走行が許されない部分を，ほしいままに前方の安全確認を怠り，漫然と時速約４０キロメートルのまま走行したものであって（同控訴人本人も，当該部分が路側帯と誤解していたとはいえ，通行禁止は分かっていた旨供述している（原審本人調書４５項）。），これが本件事故発生の原因になっていることが明らかである。したがって，本件事故の結果に対し応分の負担をするのが公平である。(2)　上記(1)でみたところによれば，本件事故発生について，被控訴人にも，交差点を左折するに当たり，左後方への注意を欠くという基本的な過失があったことは明らかであり，被控訴人は，控訴人らが本件事故によって被った損害を賠償する責任がある。しかし，前記認定のように，本件事故は，控訴人Ａが車道外側線の左側をほしいままに前方の安全を十分確認することなく，漫然走行するという，本来，許容されない行為を行ったことによってもたらされたものであるから，控訴人Ａの側に過半（６割）の責任を負担させるのが公平である。
２　控訴人Ａの労働能力喪失率について
この点についての判断は，原判決の事実及び理由，第３の２記載のとおりであるから，これを引用する。
なお，被控訴人は，「控訴人Ａの労働能力喪失率を９０パーセントとしたことは労働能力の喪失割合を過大に評価している。」旨主張する。しかし，控訴人Ａは，自動車損害賠償責任保険における後遺障害等級５級２号，６級５号に各該当する後遺障害があり，併合３級に当たるとの等級認定を受け，これに相応した後遺障害に苦しんでいるものと認められる。後遺障害等級５級の労働能力喪失率は７９パーセントとされているところ，さらに，６級５号の障害まで加わっている以上，その喪失率を９０パーセントとしたことは相当であり，これを過大とする証拠はない。
３　控訴人らに生じた損害
この点についての判断は，原判決の事実及び理由，第３の３記載のとおりであるから，これを引用する（ただし，原判決１８頁２０行目の「後遺症慰謝料」を「後遺障害慰謝料」と改める。）。
なお，被控訴人は，「控訴人Ａの基礎収入は，現実の収入によるべきであり，後遺障害慰謝料も過大に過ぎる。」旨主張する。しかし，控訴人Ａが若年であり，可塑性に富んでいる点等からすれば，原判決の採用した基礎収入額が不当に高すぎるとはいえない。また，その後遺障害の程度や年齢等を考慮すると，原判決が認定した後遺障害慰謝料額が過大であるともいえない。
４　過失相殺後の損害額
(1)　控訴人Ａ関係
（１２０万７１０８円＋１７６万４４６６円＋９２１９万０７４５円＋２２０万円＋２０００万円＝１億１７３６万２３１９円）×０．４＝４６９４万４９２
７円（円未満切り捨て）
(2)　控訴人Ｂ関係
２８万円×０．４＝１１万２０００円
控訴人Ｂは，控訴人Ａに本件普通自動二輪車の使用を継続的に認めていたのであるから，控訴人Ａの本件事故についての過失割合を控訴人Ｂのそれと同視するのが公平と解される。
５　控訴人Ａに対する損害填補分の控除
４６９４万４９２７円－２３３９万円＝２３５５万４９２７円（なお，本件では，既払金を元本に充当する旨の黙示の合意があるものと認められる。）
６　弁護士費用
本件事案の性格，審理の経過等からすれば，控訴人らが被控訴人に対し，本件事故と相当因果関係のある損害として賠償を求めうる弁護士費用は，①控訴人Ａについて２４０万円，②控訴人Ｂについて２万円とするのが相当である。
７　結論
以上によると，被控訴人は控訴人Ａに対し，２５９５万４９２７円及びこれに対する本件事故発生の日である平成１１年９月１４日以降支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金を，控訴人Ｂに対し，１３万２０００円及びこれに対する前同様の遅延損害金を支払う義務があるものといわなければならない。そうすると，これと結論を一部異にする原判決は一部失当であって，本件各控訴は一部理由がある。
よって，原判決を変更し，控訴人らの被控訴人に対する本訴請求を上記の限度で認容し，その余をいずれも棄却することとし，また，本件附帯控訴は理由がないので，これを棄却することとし，主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第１２民事部
裁判長裁判官        大　谷　　種　臣


平成１４年（ネ）第４１９４号　特許権侵害差止等請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成１３年（ワ）第２１６７７号）
［平成１５年１月２８日判決言渡，平成１４年１１月２８日口頭弁論終結］
判　　　　　　決
控訴人（原告）　　株式会社ウエスタン・アームス
訴訟代理人弁護士　小林幸夫，復代理人弁護士　弓削田博，補佐人弁理士　神原
貞昭
被控訴人（被告）　株式会社東京マルイ
被控訴人（被告）　株式会社さくらや
被控訴人（被告）　株式会社ホビーベースイエローサブマリン
被控訴人（被告）　株式会社マルゴー
被控訴人（被告）　株式会社エス・ケー・シー
被控訴人（被告）　有限会社ホビーショップフロンティア
被控訴人（被告）　株式会社ドン・キホーテ
被控訴人（被告）　株式会社ダイクマ
上記８名訴訟代理人弁護士　中島茂，栗原正一，浅見隆行，湊谷秀光，補佐人弁
理士　井澤洵
主　　　　　　文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及   び理由
第１　控訴人の求めた裁判
１　原判決を取り消す。
２　【被控訴人株式会社東京マルイ（被控訴人東京マルイ）に対する請求】(１)　被控訴人東京マルイは，原判決の別紙物件目録記載の玩具銃を製造し，販売し，又は販売のために展示してはならない。
(２)　被控訴人東京マルイは，その占有する前項の玩具銃及びその半製品を廃棄し，同玩具銃の製造に用いる設備を除去せよ。
(３)　被控訴人東京マルイは，控訴人に対し，４億３９２９万６０００円及びこれに対する平成１３年９月１０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
【被控訴人株式会社さくらや（被控訴人さくらや），被控訴人株式会社ホビーベースイエローサブマリン（被控訴人ホビーベースイエローサブマリン），被控訴人株式会社マルゴー（被控訴人マルゴー），被控訴人株式会社エス・ケー・シー（被控訴人エス・ケー・シー），被控訴人有限会社ホビーショップフロンティア（被控訴人ホビーショップフロンティア），被控訴人株式会社ドン・キホーテ（被控訴人ドン・キホーテ）及び被控訴人株式会社ダイクマ（被控訴人ダイクマ）に対する請
求】
(１)　被控訴人さくらや，被控訴人ホビーベースイエローサブマリン，被控訴人マルゴー，被控訴人エス・ケー・シー，被控訴人ホビーショップフロンティア，被控訴人ドン・キホーテ及び被控訴人ダイクマは，原判決の別紙物件目録記載の玩具銃を販売し，又は販売のために展示してはならない。
(２)　被控訴人さくらや，被控訴人ホビーベースイエローサブマリン，被控訴人マルゴー，被控訴人エス・ケー・シー，被控訴人ホビーショップフロンティア，被控訴人ドン・キホーテ及び被控訴人ダイクマは，それぞれ，その占有する前項の玩具銃を廃棄せよ。
(３)ア　被控訴人さくらやは，控訴人に対し，３０７万２０００円及びこれに対する平成１３年９月８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。イ　被控訴人ホビーベースイエローサブマリンは，控訴人に対し，１２２万８８００円及びこれに対する平成１３年９月８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
ウ　被控訴人マルゴーは，控訴人に対し，７１６万８０００円及びこれに対する平成１３年９月８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。エ　被控訴人エス・ケー・シーは，控訴人に対し，４０９万６０００円及びこれに対する平成１３年９月９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。オ　被控訴人ホビーショップフロンティアは，控訴人に対し，４０９万６０００円及びこれに対する平成１３年９月８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
カ　被控訴人ドン・キホーテは，控訴人に対し，７１２万７０４０円及びこれに対する平成１３年９月８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。キ　被控訴人ダイクマは，控訴人に対し，４１７万７９２０円及びこれに対する平成１３年９月８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
本判決においても，「被告製品」，「本件特許権」，「本件明細書」，「本件発明」，「構成要件Ｈ」・「構成要件Ｈ③」，「構成要件Ｇ」，「原発明」，「原明細書」等の用語を，原判決記載の意義を有するものとして使用する。１　本件は，本件特許権を有する控訴人（原告）が，被告製品を製造，販売する被控訴人（被告）東京マルイ，及び被告製品を販売するその余の被控訴人（被告）らに対し，被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属し，上記製造，販売行為が本件特許権を侵害する旨主張して，被告製品の製造，販売等の差止め及び損害賠償の支払いを求めた事案である。
これに対し，原判決は，被告製品が本件発明の構成要件Ｈを充足せず，本件発明の技術的範囲に属しないなどとして，控訴人（原告）の請求をいずれも棄却した。そこで，控訴人により本件控訴の提起となったものである。２　当事者の主張は，次の３，４に記載の当事者の当審における主張の要点を付加するほか，原判決の「事実及び理由」中の「第２　事案の概要」のとおりであるから，これを引用する。
３　当審における控訴人の主張の要点（控訴理由の要点）(１)　原判決が「原告の解釈は，『（第１のガス通路部の）閉状態』と『（圧力室形成部に）供給される状態』とが別個独立の状態とみるのである。」とした点（原判決２１頁１９～２１行目）は誤りである。
構成要件Ｈ③は，「第１のガス通路部を閉状態として」，これを原因として，第１のガス通路部が閉状態とされる前においては装弾室に供給されていたガスに相当するガスを「圧力室形成部に供給される状態となす」というものであり，「第１のガス通路部を閉状態として」と「圧力室形成部に供給される状態となす」とが原因結果の関係にあるものである。


(２)　原判決は，「被告製品は，ガスを『圧力室形成部に供給される状態となす』のに，『第１のガス通路部を閉状態』にすることを要しないのであるから，『第１のガス通路部を閉状態とし』たことを原因としてガスを『圧力室形成部に供給される状態となす』ものとはいえない。」と判断したが（原判決２２頁１０～１４行目），誤っている。
(２－１)　まず，ガスの供給状態についてみると，第２のガス通路部が開状態に維持されるもとにあっては，①第１のガス通路部が閉状態とされる前においては，蓄圧室からのガスが装弾室と圧力室形成部との両者に振り分けられて供給される状況となり，その状況下でガスが圧力室形成部に供給される状態であるのに対し，②第１のガス通路部が閉状態とされた後においては，蓄圧室からのガスが，第１のガス通路部が閉状態とされる前においては装弾室に供給されていた分に相当するガスが加えられて，圧力室形成部に供給される状況となり，その状況下でガスが圧力室形成部に供給される状態である。両者では，圧力室形成部に供給されるガスの量が極端に相違し，全く異なるガス供給状態である。
(２－２)　本件発明は，構成要件Ｈにおいて，第１のガス通路部を閉状態として，第１のガス通路部が閉状態とされる前においては装弾室に供給されていたガスに相当するガスを圧力室形成部に供給される状態となす，という構成を採っているものである。これは，本件明細書段落【0008】～【0011】に明記されている。なお，本件明細書の特許請求の範囲請求項１の記載には，「第１のガス通路部が閉状態とされる前においては装弾室に供給されていたガスに相当するガスが加えられて」との文言はないが，上記主張は，構成要件Ｈにこの文言を加えることをいうものではない。つまり，「（第１のガス通路部が閉状態とされる前においては装弾室に供給されていたガスに相当するガスを）圧力室形成部に供給される状態となす」ということは，構成要件Ｈ③によりもたらされる作用効果であり，構成要件Ｈ③にこの文言を加える必要はなく，上記主張は，本件構成からすれば必然の解釈である。
そして，本件発明は，第２のガス通路部の開閉については構成要件としておらず，蓄圧室からのガスがガス導出通路部を通じて可動部材内に導かれる状態（第１のガス通路部が開状態）の下で，開状態とされた第２のガス通路部を通じてガスが圧力室形成部に供給されることをも包含した技術思想である。(２－３)　被告製品をみても，第１のガス通路部が閉状態とされる前においては装弾室に供給されていたガスに相当するガスを「圧力室形成部に供給される状態となす」のに，「第１のガス通路部を閉状態」とすることを要するのであり，換言すれば，ガスを「圧力室形成部に供給される状態となす」のに，「第１のガス通路部を閉状態」とすることを要するのである。第１のガス通路部が閉状態とされる前においては装弾室に供給されていたガスに相当するガスを「圧力室形成部に供給される状態となす」ことも，当然，ガスを「圧力室形成部に供給される状態となる」ことに当たる。
したがって，「被告製品は，ガスを『圧力室形成部に供給される状態となす』のに，『第１のガス通路部を閉状態』にすることを要しない」とした原判決は誤りである。
そうすると，『第１のガス通路部を閉状態とし』たことを原因としてガスを『圧力室形成部に供給される状態となす』ものとはいえない。」との判断も誤りである。
(３)　原判決は，「本件明細書において開示されているのは，装弾室からの弾丸の移動に伴う部材の動作により第１のガス通路部を閉状態にするのと同時に第２のガス通路部が開状態とされ，これにより初めてガスが圧力室形成部に供給される状態となるものである。」と判示するが(原判決２５頁１１～１５行目)，誤っている。
上記判示は，本件明細書の実施例を踏まえてのものであり，本件明細書に開示されている事柄を本件実施例のみに限定し，本件明細書の段落【0008】～【0011】に記載された構成を見落としている。
なお，本件実施例においては，「第１のガス通路部を閉状態にするのと同時に第２のガス通路部が開状態とされ」ることはあり得ない。つまり，本件実施例においては，ガス通路制御部２５が，第１のガス通路部を開状態とするとともに第２のガス通路部を閉状態にする位置（第１の位置）から，第１のガス通路部を閉状態とするとともに第２のガス通路部を開状態にする位置（第２の位置）へと移動する動作を行うが，第１の位置を離れて第２の位置に到達するまでは，所定の時間を要するのであり，その間においては，第１のガス通路部と第２のガス通路部との両者を開状態にする。このことは，本件明細書の【図６】，段落【0028】の記載から明らかである。よって，第１のガス通路部を閉状態にするのと「同時に」第２のガス通路部が開状態とされる旨の原判決の判示は誤りである。


また，本件実施例において，ガス通路制御部２５が第１の位置から第２の位置へと移動する際，第１のガス通路部が閉状態とされる前に，必ず第１のガス通路部と第２のガス通路部との両者が開状態，つまり，ガスが装弾室と圧力室形成部の両方に供給される状態にされるのである。よって，第１のガス通路部を閉状態にするのと同時に第２のガス通路部が開状態とされ，「これにより初めて」ガスが圧力室形成部に供給される状態となる旨の原判決の上記認定は，誤っている。(４)　原判決は，（本件明細書に開示されている本件発明の構成は）「装弾室からの弾丸の移動後に初めてガスが圧力室形成部に供給される構成を採ることによって，弾丸の発射前にスライダ部の移動が開始される状態が生じることを避けているものである。」旨判示するが（原判決２５頁１６～１８行目），誤っている。本件発明において，弾丸の発射前にスライダ部の移動が開始される状態が生じることを避けているのは，「装弾室からの弾丸の移動後に初めてガスが圧力室形成部に供給される構成を採ることによって」ではなく，弾丸の発射，すなわち，装弾室からの弾丸の移動の後に，第１のガス通路部を閉状態として，第１のガス通路部が閉状態とされる前においては装弾室に供給されていたガスに相当するガスを圧力室形成部に供給される状態となす，という構成を採ることによってである。ガスが圧力室形成部に供給がされさえすれば，直ちにスライダ部の移動（後退）が生じるということにはならない。なぜなら，弾丸とスライダ部とでは，４００倍以上の質量差があり，さらにスライダ部にはリコイルスプリングによる前方への付勢力が作用するから，圧力室形成部に一定以上のガスが供給され，スライダ部に相当程度の圧力がかけられないと後退しないからである。それゆえ，第１のガス通路部も第２のガス通路部もともに開状態であるために，ガスが装弾室と圧力室形成部の双方に供給される状態においては，弾丸の発射が先に行われるのである。第１のガス通路部が閉状態とされると，第１のガス通路部が開状態であったときには装弾室に供給されていたガスが第２のガス通路部を通じて圧力室形成部に供給され，それにより，スライダ部の後退が可能な圧力がかけられ，スライダ部が後退するのである。
(５)　原判決は，「これに対して，被告製品においては，弾丸の発射の前後を通じてガスが圧力室形成部に供給されており，スライダ部側に常にガス圧が作用する構成となっているから，被告製品は，本件発明と構成を異にする」と判示するが（原判決２５頁１９～２１行目），誤っている。
確かに，被告製品は，本件実施例とは構成を部分的に異にしているが，前記のとおり，本件発明の構成は，本件実施例に限られるものではないし，弾丸の発射前後を通じてガスが圧力室形成部に供給されてスライダ部に常にガス圧が作用している構成も本件発明の技術的範囲に属するのである。
(６)　原判決は，本件発明が原発明の分割出願であることから，原明細書によれば，原発明は，第１のガス通路部の開閉制御と第２のガス通路部の開閉制御とが密接不可分に結び付いた発明であるなどと判示し，このような発明から，第１のガス通路部の開閉制御のみをもって弾丸の発射後に初めてスライダ部の移動が開始されるという動作を実現する発明を抽出することはできない旨を説示するが（原判決２６頁１３～２３行目），誤っている。
原明細書等には，ガス通路制御部が，第１のガス通路部を開状態とするとともに第２のガス通路部を閉状態として，ガスが第１のガス通路部を通じて装弾室に供給される状態となし，続いて，第１のガス通路部を閉状態とするとともに第２のガス通路部を開状態として，ガスが第２の通路部を通じて圧力室形成部に供給される状態となすことが記載されている。したがって，必然的に，ガス通路制御部が，第１のガス通路部を開状態として，ガスが第１のガス通路部を通じて装弾室に供給される状態となし，続いて，第１のガス通路部を閉状態として，ガスが第２のガス通路部を通じて圧力室形成部に供給される状態となすことも記載されていることになる。
(７)　原判決が原告（控訴人）の主張を排斥した説示（原判決２５頁２２行目～２６頁１２行目）は，前記主張に照らせば，誤りであるというほかなく，また，原判決が付言する点（原判決２６頁２４行目～２７頁４行目）は，全く無意味である。
(８)　予備的に均等論の主張をする。
たとえ，本件発明の構成要件Ｈ③を，本件明細書に記載された実施例に限定解釈し，第１のガス通路部を開状態とするとともに第２のガス通路部を閉状態としてガスが第１のガス通路部を通じて装弾室に供給される状態となし，続いて，第１のガス通路部を閉状態とするとともに第２のガス通路部を開状態としてガスを第２のガス通路部を通じて圧力室形成部に供給される状態となす構成をもって，本件発明の技術的範囲を定めたとしても，被告製品は，以下のとおり，均等の原則に照らして，本件発明の技術的範囲に属する。
本件発明の特徴的部分は，第１のガス通路部を閉状態として，第１のガス通路部が閉状態とされる前においては装弾室に供給されていたガスに相当するガスが圧力室形成部に供給される状態となす構成である。被告製品は，第２のガス通路部が常に開状態となっているが，弾丸の発射前にスライダ部の移動が開始される状態が生じることを避けるためには，意味のないものである。本件発明と被告製品との異なる部分である「第１のガス通路部が開状態となっている場合の第２のガス通路部の状態」は，本件発明の本質的部分ではない。
第１のガス通路部が開状態となっている場合の第２のガス通路部の状態は，開状態でも閉状態でも同一の作用効果を奏するものであるから，置換可能性がある。被告マルイが被告製品の製造販売を開始した時点（平成１２年１１月３０日）以前である平成８年には本件発明は公開されており，上記相違部分の変更に何らの困難性も認められない。被告製品は，本件発明の改悪実施，不完全利用の側面があり，本件相違部分は，本件特許権侵害を潜脱するために容易に考えつく違いにすぎない。上記相違部分を被告製品におけるものと置換することに容易に想到することができたものである。
被告製品は，本件発明の出願時における公知技術と同一ということもできないし，当業者が上記出願時に公知技術から容易に推考し得たものともいえない。本件特許の出願手続において，被告製品の構成が特許請求の範囲から意識的に除外されたなどという特段の事情はない。
４　当審における被控訴人の主張の要点


(１)　控訴人は，第１のガス通路部が閉状態のときの圧力室形成部に供給されるガスと，第１のガス通路部が開状態のときの圧力室形成部に供給されるガスとが異なると主張するが，その結果，本件発明の構成要件Ｈ③について，「その後，第１のガス通路部を閉状態として，上記蓄圧室からのガスが上記可動部材内に形成される上記ガス導出部から上記圧力室形成部に至る第２のガス通路を通じて上記圧力室形成部に『第１のガス通路部が閉状態とされる前においては装弾室に供給されていた分に相当するガスが加えられて』供給される状態となす」というように主張せざるを得ないことになった。すなわち，構成要件Ｈ③に，『第１のガス通路部が閉状態とされる前においては装弾室に供給されていた分に相当するガスが加えられて』という文言を加えるべきことを主張することになる。しかし，そのような文言は，本件特許請求の範囲に記載されておらず，他にこのような文言を付加すべき根拠は全く示されていない。上記文言を加えることは，本件発明の権利範囲を広げることになり，許されない。
控訴人の前記３(２)の主張は，上記のことを前提として，原判決を批判するものであり，失当である。
(２)　控訴人は，前記３(３)のように原判決を非難するが，原判決が本件実施例についての記載を参酌して認定をしたものでないことは，判決書から明らかである。
また，本件実施例においては，「第１のガス通路部を閉状態にするのと同時に第２のガス通路部が開状態とされ」ることはあり得ないなどと原判決を非難するが，「同時に」とは，「二つ以上のことがほとんど同じ時に行われるさま」などの意味を有するのであり，原判決がこのような通常の使用法に従っていることが明らかであり，非難は揚げ足取りにすぎない。また，控訴人のいう，ガス通路制御部２５が，第１の位置から第２の位置に移動するために所定の時間を要するのは，意図してそうしたものではなく，技術的限界がそうさせたものである。ガス通路制御部２５が，第１の位置から第２の位置に移動する時間は，１０００分の１～２秒程度のものと推測される。このような，意図しない一瞬の状態と，被告製品のごとく，弾丸発射用ガス通路（第１のガス通路部）が弁により閉じられるまでの間終始，弾丸発射用ガス通路（第１のガス通路部）と弾丸供給用ガス通路（第２のガス通路部）の両方にガスが供給されているものとを同列に論じることはできない。控訴人の非難は，意図しない技術的限界に基づく一瞬の事象をあたかも本件特許の技術的範囲であるがごとく主張するもので，到底許されない。
(３)　控訴人は，前記３(４)のように原判決を非難し，ＢＢ弾よりスライダ部が４００倍以上質量が重いこと，スライダ部がリコイルスプリングにより前方に付勢されていることにより，ガスが圧力室形成部に供給されさえすれば，直ちにスライダ部の後退が生じるものではない旨主張する。
しかし，本件発明においては，質量差，リコイルスプリングによる付勢という事実には全く触れられていない。これらの事実を本件発明の技術思想から導くことはできない。さらに，本件発明は，圧力室形成部材へ供給されるガスについて，スライダを後退させるに足りるものと，スライダを後退させるに足りないものとの区別をしておらず，本件明細書には，この点に言及されている箇所はない。なお，被告製品は，弾丸発射用ガス通路（第１のガス通路部）が閉とならなくても，弾丸供給用ガス通路（第２のガス通路部）にガスが供給されることにより，スライダ部が後退を開始する（わずかに，スライダの後退が始まる。）。本件明細書の段落【0005】ないし【0007】の記載に続き，【課題を解決するための手段】として示された段落【0010】の記述から，本件発明は，弾丸が発射される前に圧力室形成部にガスが流入することにより，意図されないスライダ部の後退が生じることを防ぐために，まず第１のガス通路部にガスを供給して弾丸発射に利用し，その後に，「ガス通路制御部の移動により第１のガス通路部を閉とし，それとともに第２のガス通路部を開とすることによって」，第２のガス通路部にガスを供給してスライダの後退に利用することを目的としたものということができる。ガス通路制御部が，可動部材内で移動することにより，第１のガス通路部が閉状態とされ，「それにより」第２のガス通路部が開になることを説明していることから，ガス通路制御部は，第１のガス通路部と第２のガス通路部を開閉制御し，一方が開のとき他方を閉とするものであることが明らかとなる。
(４)　上記のところからすれば，控訴人の前記３(５)，(７)の非難は当たらず，原判決の判断は正当であることが明らかである。
(５)　控訴人は，本件発明が原発明の分割出願であることに関して，前記３(６)のように非難するが，原発明において，第１のガス通路部と第２のガス通路部とが同時に開とされ，ガスが双方の通路部に供給されて，なおかつ，弾丸発射後に初めてスライダ部の後退が行われるという構成が開示されていたかどうかが問題であるところ，原発明は，この点につき何ら問題意識をもっていなかったことが明らかである。
(６)　控訴人の均等論の主張については，「第１のガス通路部が開状態となっている場合の第２のガス通路部の状態」が本件発明の本質的部分ではないとの点を中心に，争う。
(７)　原判決は，被告製品が本件発明の構成要件Ｇを充足すると判断したが，充足しないというべきである。
第３　当裁判所の判断
１　当裁判所も，被告製品は構成要件Ｈを充足しないのであって，控訴人の本訴請求はいずれも理由がなく，これを棄却すべきものと判断するが，その理由は，下記２以下のとおり付加するほかは，原判決が，「第３　当裁判所の判断」中の原判決２０頁２４行目から２１頁１９行目の「存在する。」まで，２１頁２２行目から２６頁１２行目まで，及び２６頁２４行目から２７頁１１行目までの部分に判示するとおりであるので，これを引用する。


２　控訴人は，前記第２，３(１)において，原判決が原告（控訴人）の解釈を誤って摘示している旨主張するが，この主張の当否はともかく，要するに，原判決は，構成要件Ｈ③における「第１のガス通路部を閉状態として」と（ガスが）「圧力室形成部に供給される状態となす」とが，前者が原因，後者が結果という関係になるものと判示する趣旨であり，この点では控訴人の主張も同旨であるのであって，原判決の結論を左右する誤りがあるわけではない。３　控訴人は，前記第２，３(２)において，(ａ)　第２のガス通路部が開状態に維持されるもとにあっては，①第１のガス通路部が閉状態とされる前においては，蓄圧室からのガスが装弾室と圧力室形成部との両者に振り分けられて供給される状況となり，その状況下でガスが圧力室形成部に供給される状態であるのに対し，②第１のガス通路部が閉状態とされた後においては，蓄圧室からのガスが，第１のガス通路部が閉状態とされる前においては装弾室に供給されていた分に相当するガスが加えられて，圧力室形成部に供給される状況となり，その状況下でガスが圧力室形成部に供給される状態であって，両者では，圧力室形成部に供給されるガスの量が極端に相違し，全く異なるガス供給状態であること，(ｂ)　構成要件Ｈにおいては，第１のガス通路部を閉状態として，第１のガス通路部が閉状態とされる前においては装弾室に供給されていたガスに相当するガスを圧力室形成部に供給される状態となす，という構成を採っているものであること，(ｃ)　つまり，本件発明は第２のガス通路部の開閉については構成要件としておらず，第１のガス通路部が開状態の下で第２のガス通路部も開状態とされ，ガスが装弾室と圧力室形成部の双方に供給されている状況下で，第１のガス通路部を閉状態として，それまで装弾室に供給されていたガスに相当するガスを圧力室形成部に供給される状態となすことも，「圧力室形成部に供給される状態となる」ことに当たり，本件構成要件Ｈは，このような構成も包含するものであること，(ｄ)　本件明細書の請求項１の記載には，「第１のガス通路部が閉状態とされる前においては装弾室に供給されていたガスに相当するガスが加えられて」との文言はないが，上記主張は，構成要件Ｈにこの文言を加えることをいうものではないのであって，「（第１のガス通路部が閉状態とされる前においては装弾室に供給されていたガスに相当するガスを）圧力室形成部に供給される状態となす」ということは，構成要件Ｈ③によりもたらされる作用効果であり，構成要件Ｈ③にこの文言を加える必要はなく，上記主張は，本件構成からすれば必然の解釈であることなどを主張する。
(１)　そこで，検討するに，本件発明の特許請求の範囲請求項１には，装弾室又は圧力室形成部に至るガスについて，「蓄圧室からのガス」と記載されているだけである。請求項１の記載はもとより，「発明の詳細な説明」欄の記載をみても，控訴人主張のように，「第１のガス通路部が閉状態とされる前においては装弾室に供給されていたガスに相当するガス」というように解すべきことを示唆する記載は存在しない。そうすると，第１のガス通路部が開状態の下で第２のガス通路部も開状態とされ，第１のガス通路部が閉状態とされる前に，既に圧力室形成部に供給されているガスも，上記請求項１の「蓄圧室からのガス」にほかならない。このように，「蓄圧室からのガス」が「第１のガス通路部を閉状態」とする以前から「圧力室形成部に既に供給され」ているにもかかわらず，第１のガス通路部を閉状態とした後，「第１のガス通路部が閉状態とされる前においては装弾室に供給されていたガスに相当するガス」をも圧力室形成部に供給するようにしたことをもって，第１のガス通路部を閉状態とすることを原因として，ガスが「圧力室形成部に供給される状態」が生じたとはいい得ない。したがって，控訴人主張のように，本件発明が２つの異なるガス供給状態が存在することを前提に構成されたものであるということもできない。
確かに，本件発明の特許請求の範囲請求項１には，第２のガス通路部の開閉について規定するところはない。しかし，特段の記載がないとの一事をもって，直ちに第２のガス通路部がいかなる状態のものであっても本件発明の技術的範囲に属することになるわけではなく，上記のように，本件発明の特許請求の範囲の記載等に照らして解釈する必要がある。
よって，控訴人の上記(ａ)(ｂ)(ｃ)の主張は，採用することができない。(２)　なお，控訴人は上記(ｄ)において，作用効果の面から控訴人主張の上記構成の解釈を裏付けようとするが，構成の解釈は，もとより特許請求の範囲に基づいてされるべきであるから，(ｄ)の主張をもってしても，上記判断は左右されない。４　控訴人は，前記第２，３(３)において，ガス通路制御部の動きと第１，第２のガス通路部の開閉状況に関して原判決を非難する。
検討するに，確かに，本件のように，１つのガス通路制御部で第１，第２のガス通路部を制御する構成の場合，第１のガス通路部が開き第２のガス通路部が閉じた状態から，第１の通路部を閉じるには，まず，ガス通路制御部が動いて第２のガス通路部が開き，その後，同制御部が第１のガス通路部を閉じるまでの間，瞬時ではあろうが，双方のガス通路が開いた状況になる。すなわち，第１のガス通路部が閉じる直前に第２のガス通路部が開く状況になることは，控訴人主張のとおりである。