１　発明者は、発明をすることにより、特許を受ける権利を取得する（特許法二九条一項柱書き）が、人間の知的活動の所産である発明が創作と同時に財産的価値を有することは明らかである。また、同法三三条一項は、「特許を受ける権利は、移転することができる。」と特許を受ける権利の譲渡性を認めている。したがって、特許を受ける権利には財産権的な側面があると解されるから、特許を受ける権利の存否ないし帰属について紛争が生じた場合には、その紛争当事者の一方は、他方当事者を相手として、裁判所に対し、自己に特許を受ける権利が存することの確認を求めることができるものと解するのが相当である。本件において、原告は、被告が出願した本件第一発明について、自己に特許を受ける権利が帰属すると主張している。他方、前記したように、本件第一発明と本件第二発明とは実質的に同一の発明であるから、被告が本件第一発明について特許出願しているということは、原告が本件第二発明について特許を受ける権利があることを否定していることにほかならず、そのことは、被告の本件訴訟態度に照らしても明らかである。したがって、原告と被告との間には、本件第一発明及び本件第二発明に関する特許を受ける権利の帰属について紛争が生じており、原告が自己にあると主張する本件両発明の特許を受ける権利について、不安や危険が現存すると認められる。
そして、本件訴えによって、原告が本件両発明の特許を受ける権利を有することを確認できた場合には、今後、原被告間において、本件両発明の特許を受ける権利が原告と被告のどちらに帰属するかという現在生じている紛争から派生して生じるであろう紛争を、抜本的に予防することが期待できる。例えば、証拠（甲13、証人Ｆ）と弁論の全趣旨によれば、原告は、現在、本件両発明の実施品を販売していると認められるから、被告が出願した本件第一発明が特許登録された場合には、被告から原告に対する同権利侵害を理由とする紛争が生じると予想されるところ、本件訴訟で原告が勝訴すれば、将来におけるそのような紛争を抜本的に予防することが期待できる。
また、本件第二発明は、先願発明と実質的に同一であるから、形式的には、特許法四一条三項、二九条の二に基づき、その特許出願を拒絶されることになる。そして、本件において原告の勝訴判決が確定したとしても、同判決における裁判所の判断が、特許庁の判断に拘束力を及ぼさないことは、被告が主張するとおりである。しかしながら、本件第二発明の特許出願に対して右法条を理由とする拒絶理由通知や拒絶査定がなされた場合には、原告は、それらに対する不服審判等において、同判決を一資料として提出することができる。
さらに、被告が出願した本件第一発明が特許登録された場合には、原告は、同権利に対する無効審判を提起して、右判決をその証拠方法として提出することができる。
なお、特許を受ける権利を有しない第三者が真の権利者に無断で特許出願をしたような場合（特許を受ける権利の共有者の一人が他の共有者に無断で単独名義で出願した場合も含む。）には、特許法上は明文の規定を欠くが、本来は、特許を受ける権利を有することを確認する確定判決を得た者が、判決を添付して特許庁長官に対して出願人名義の変更を届け出ることによって、出願人の名義を変更できることが望ましい。
以上のことからすると、本件訴えには訴えの利益があるものと認められる。
２(一)　被告は、原告が出願した本件第二発明が特許権として成立するか否かに本件訴えは影響を及ぼさず、むしろ原告が本件訴えで主張することは、特許庁における審査・審判過程において主張すべきであるとして、本件訴えの訴えの利益を否定する（前記第三、一【被告の主張】１参照）。
しかし、被告が主張するような事情があることは、特許を受ける権利の存否ないし帰属について現に紛争が生じている場合に、特許庁での審判手続を待たずに、裁判所に対し自己に特許を受ける権利があることの確認を求める利益があることを否定するものではないというべきである。本件訴えの利益を、将来より適切な紛争解決手段があり得ることを理由に否定することはできないものと解される。さらに、原告が本件訴訟で勝訴判決を得た場合には、少なくとも、特許庁における審査・審判手続において、同判決を一資料として提出することが可能であることは既に判示したとおりである。
(二)　被告は、特許庁と裁判所との権限分配を問題視するが（前記第三、一【被告の主張】２参照）、本件訴えは、本件第一発明及び本件第二発明が特許要件を備えた特許登録されるべき発明であるか否かを判断の対象とするものではないから、被告の右主張は失当である。
(三)　被告は、特許権の付与前の特許出願人の保護としては、出願公開による補償金請求権以外にないと主張するが（前記第三一【被告の主張】３参照）、出願公開による補償金請求権は、出願公開後に第三者が特許出願に係る発明を実施することに対して特許出願人に認められた権利であって、特許を受ける権利の存否ないし帰属に争いがある場合の紛争解決手段の問題とはかかわりのないことであるから、        右主張は採用することができない。三　争点二（原告は本件両発明の特許を受ける権利を有するか）について１　証拠（甲13、証人Ｆ、証人Ｅ及び後掲各証拠）によれば、以下の事実が認められる。
(一)　平成八年四月当時、原告の主たる業務は、チェーンの製造、販売であったが、年商の約八五パーセントは平田機工株式会社に対するチェーンの卸販売であった。
平田機工では、ガラス製ブラウン管の搬送ラインにチェーンを用いていたが、チェーンの一般的な材質である鋼ではブラウン管に傷が付く一方、当時存在したプラスチック製のチェーン（椿本チエインの「プラチェーン」）では張力が弱いため、原告は、平田機工からブラウン管の搬送ラインに用いても傷が付かず、なおかつ張力が強いチェーンはないかと要望されていた。(二)　平田機工のＧは、平成八年四月一九日から二二日までの間に金沢市で開催された「第三四回機械見本市金沢96」を見学し、その際、大同サンプルを入手した（甲１ないし３）。
Ｇは、右見本市の帰りに、その入手した大同サンプルを、原告に手渡した。
(三)　大同サンプルは、甲11（大同工業出願に係る特開平八－二三一〇一七号公開特許公報）に記載された発明の実施品であり、概要次のような構成を有していた。
①　チェーン上にフラットな搬送面を作り出す樹脂製のチェーンカバーであって、チェーンカバーは外観一種類の多数のカバーピースからなっている。②　カバーピースは、チェーンの屈曲時外周となる側を覆うトップカバー部とチェーンの両側面を覆う一対のサイドカバー部からなる。③　カバーピースの長さは、チェーン一ピッチ単位である。④　カバーピースのサイドカバー部に、凸型円弧の前縁と、前縁形状に対応させた凹型円弧の後縁とが設けられている。
⑤　両サイドカバー部の前縁上端部間を塞ぐ補助覆い部を前記プレート部


の前縁に連ねて設けている
⑥　また、カバーピースの外観は一種類であるが、その構造は、凸状の円弧面からなる左右側面の内側にチェーンの外リンクプレートの前端面に沿う形状からなる突出部を有しているものと、凹上の円弧面からなる左右側面の内側に外リンクプレートの後端面に沿う形状からなる突出部を有しているものとの二種類がある。
⑦　カバーピースをチェーンに装着するには、右二種類のカバーピースのそれぞれの突出部を、隣接する外リンクプレート間に形成される鼓状隙間に嵌め込むようにする。
(四)　当時、原告の代表者であったＦは、大同サンプルを見て、それが、平田機工の前記要望に合致したものであったため、先を越されたとの念を強くしたが、大同サンプルを詳細に観察し、それには、チェーンへの取り付けに非常に手間がかかるという欠点があることに気がついた。すなわち、大同サンプルは二種類のカバーピースを交互に嵌めていくが、嵌めようとする外リンクプレートの隣に位置する外リンクプレートが嵌合の妨げとなるため、チェーンを屈折させてカバーピースを嵌合してチェーンを真っ直ぐに伸ばすということを繰り返さないと装着できないような構造になっていた（甲７）。
(五)　Ｆは、右欠点を解決すべき手段を考えた末、大同サンプルは標準のチェーンに取り付けるようになっているが、標準のチェーンよりもピンを長くし、両サイドカバー部に、チェーンのピンの突出端部が嵌合されるピン嵌合孔を設けて、その穴にピンを嵌合させて取り付けるという解決手段を考えついた。(六)　その後、Ｆは、右考えを製品化すべく、平成八年六月又は七月ころ、Ｅを原告事務所に招き、Ｅに対し金型の製作を依頼した。その際、Ｆは、Ｅに対し、大同サンプルを見せるとともに、前記Ｆが考えついた内容を口頭で説明し、外観的には大同サンプルとほぼ変わらないチェーンカバーにするとともに、カバーピースの両サイドカバー部に、チェーンのピンの突出端部が嵌合されるピン嵌合孔が設けられたチェーンカバーを製造できるような金型を製作するよう指示した。
これに対し、Ｅは、カバーピースの肉厚の両サイドカバー部にピン嵌合孔が開いているだけでは、両サイドカバー部を広げることが困難であり、プラスチックであるチェーンカバーが破壊するおそれがあるから、チェーンを円滑にはめ込むため、両サイドカバー部の内面に、サイドカバー部先端開口部からピン嵌合孔に向けて次第にその両サイドカバー部間の距離が小さくなるように傾斜したピン端導入ガイド溝を付けてはどうかとアドバイスした。
また、Ｆは、その後のＥとの打合せの中で、使用時にチェーンカバーが左右にぐらつくかもしれないという問題に気が付き、Ｆはそれを解決する手段として、カバーピースのトップカバー部内面部に、左右の内リンクプレート間に摺動自在に突出される位置決め用の突起を設け、チェーンの内リンクプレートを基準にしてカバーピースが左右に振れないようにすることを考えついた。Ｆは、その際、Ｅに対し、右突起を設ける位置を、瓢箪型をしているチェーンの一番高いところに設けることが有効だと伝えた。
(七)　Ｅは、平成八年八月末ころ、金型を完成し、試作品と共に、原告に納入したが、その際、Ｅは、Ｆから、チェーンカバーはチェーンに取り付けて単に駆動させるだけでなく、駆動時に案内面を摺動させて使用するとの説明を受け、同試作品の欠点に気がついた。すなわち、右試作品のサイドカバー部の下縁は、下に凸の円弧面となっていたところ、円弧面の下縁は案内面と線接触して摺動するので対摩耗性に劣り、また、案内面を摺動するとき、個々のトップカバー部が不規則に進行方向の前後に揺動して、トップカバー部が連続することによって形成される搬送面が平坦に揃わない欠点があった。
そこで、ＥはＦに対し、右欠点を説明し、その改善策として、サイドカバー部の下縁を円弧面からフラット面に変更することを提案し、Ｆは同提案を受け入れた。
Ｅは、同年九月一九日、原告に対し、金型にサイドカバー部の下縁がフラット面となるような修正を施し、金型を再度納入した（甲４の１）。(八)　その後、Ｅは、Ｆに対し、右金型により製作されるチェーンカバーに化体された発明を共同発明として、特許出願するよう申し出たが、Ｆは、その発明は自己の単独発明であると考えていたため、同申し出を拒絶した。そして、Ｆは、右拒絶に対する見返りとして、右金型に基づく製品をＥに製造させることとし、Ｅは、平成八年一〇月九日以降、原告に対し、同製品を納入していった（甲５）。(九)　被告は、平成八年一〇月三日、先願発明につき特許出願を行うとともに（甲９）、同九年二月三日、先願発明に基づいて優先権を主張して、本件第一発明につき特許出願を行った（甲８）。
他方、原告は、同八年一一月二〇日、本件第二発明につき特許出願を行った（甲７）。
２　右１記載の事実が認められ、右認定に反する証拠は、前掲各証拠に照らし、採用することができない。なお、右認定に関し、次のとおり補足する。(一)　被告は、Ｅは、Ｆから、大同サンプルは取り付けにくいので、改良品を開発するよう頼まれ、改良品を開発した場合には、原告がＥに対し、その金型の設計・製作及びその金型を用いた製品の専属的かつ継続的な注文をするという条件で右依頼を承諾した上で、大同サンプルの改良品をすべて単独で開発したものであり、Ｆから大同サンプルの改良品の開発依頼を受けて数日後に、ＥがＦに対し、乙３と４の図面を送付したと主張し、証人Ｅもその旨証言している。しかしながら、仮に、ＦがＥに対し単に大同サンプルは取り付けにくいので改良品を開発して欲しいと開発依頼したのだとすれば、乙３と４は、Ｅが大同サンプルの改良品を開発し終え、初めてＦに対しその開発内容を提示する図面となるところ、右各図面は、チェーンカバーの正面図や断面図はなく、何の説明書きもない外観側面視の概略図面しかないのであって、右のような趣旨の図面としては、あまりにも簡略すぎるといわざるを得ない。
また、乙３と４に記載されたチェーンカバーは、標準のチェーンよりも長いピンを有する特殊なチェーンと対になって用いられるものであるところ、証人Ｅの証言によっても、そもそも、ＥはＦからチェーンカバーの開発依頼を受けたにすぎない者であり、しかも、当時、ピンが標準のものよりも長い特殊なチェーンは、椿本チエインからしか市販されていないと認識していたというのであるから、そのようなＥが、Ｆに対し、標準のチェーンを前提としないチェーンカバーを提案するとは考えにくい。


また、証人Ｆと証人Ｅの各証言によれば、ＦがＥに対し、金型の製造を依頼する際に、大同サンプルを提示して、チェーンカバーの外観形状は、大同サンプルと同様にして欲しいとＥに指示したことが認められるところ、乙３は、外観一種類のカバーピースからなる大同サンプルとは明らかに異なり、二種類の外観を有するカバーピースからなるチェーンカバーである。このようなＦの指示と異なる外観形状のチェーンカバーを提案した理由として、証人Ｅは、大同工業が大同サンプルを実施品とする特許を出願しているはずだから、大同サンプルとは異なる形状としたと証言するが、乙３のカバーピースのサイドカバー部にはピン嵌合孔が設けられており、明らかに大同サンプルとその構造を異にする。したがって、それにもかかわらず、Ｅが、Ｆの指示に反して大同サンプルと異なる外観形状を有するカバーピースからなるチェーンカバーを提案することは不自然である。以上のことからすると、乙３と４が被告が主張するような図面であると証言する証人Ｅの証言は信用することができない。
したがって、乙３、４及び同証拠に関する証人Ｅの証言は、前記認定を左右するものではない。
もっとも、前記１(六)記載のように、Ｆは被告に対し、金型の製作を依頼する際、その内容を大同サンプルを示しながらも口頭でしか説明していないから、そのような説明を受けたＥが、後日、Ｆに対し、Ｆの依頼内容を確認する意味で、乙４に記載されているような、簡略なチェーンカバーの図面を送付したことは十分に考えられるところである。なお、口頭弁論終結後に被告から提出された乙12ないし14について念のために検討しておくと、乙12によれば、Ｅは、平成八年八月五日の時点で、サイドカバー部の下縁を円弧面とする以外は最終製品と同じ特徴を有するチェーンカバーの図面を作成し、公証人による確定日付を得ていることが認められるが、右書証は、それ以上に、Ｅが右図面に記載されたチェーンカバーをすべて開発したことまで示すものとはいえない。また、乙13及び14によれば、Ｅが本件と無関係の他の製品について図面を作成して公証人による確定日付を取得していたことが認められる（被告が同時に提出した証拠説明書によれば、乙12ないし14は、Ｅが特に不正競争防止法の形態模倣に係る紛争に備えて、自ら創作した製品の作成時期の公証を得るようにしていたものだという。）が、仮にそれらに記載された製品がＥの開発に係るものであるとしても、それをもって本件の製品についてもＥが開発したものであることを裏付けることにはならない。したがって、右各書証は、前記認定を左右するものではない。
(二)　証人Ｆは、平成八年四月当時から、椿本チエインから販売されているサイドカバー部にピン嵌合孔が設けられているチェーンカバーを知っていたと証言している。
しかしながら、同証言によれば、右チェーンカバーは、甲10（椿本チエイン出願に係る特開平八－一二一五四二号公開特許公報）記載の発明の実施品であると認められるところ、甲10には、チェーン２ピッチに一つのカバーピースが対応する形状のものであるものの、サイドカバー部にピン嵌合孔が設けられるとともに、両サイドカバー部の内面には、ピン端導入ガイド溝が設けられ、サイドカバー部の下縁をトップカバー部と平行なフラットな面としたカバーピースが開示されている。したがって、仮にＦが右チェーンカバーの構造を念頭に置いて大同サンプルの改良品を考えたのだとすれば、チェーンカバーのサイドカバー部にピン嵌合孔を開けることを考えつくのと同時に、両サイドカバー部の内面にピン端導入ガイド溝を設け、サイドカバー部の下縁をトップカバー部と平行なフラット面とすることも考えついたはずである。
ところが、両サイドカバー部の内面にピン端導入ガイド溝を設け、サイドカバー部の下縁をトップカバー部と平行なフラット面とすることをＥが提案したことについては、証人Ｆも認めるところであり、以上からすれば、平成八年四月当時にＦが甲10の椿本チエインのチェーンカバーを知っており、それに基づいて大同サンプルの改良をしたというには疑問がある。
しかし、このことを理由にＦはＥに対し大同サンプルの改良品の開発を依頼しただけと考えると、椿本チエインの右チェーンカバーを知っていたＦが、なぜそのような抽象的な開発依頼しかしなかったのかという疑問が生じる。以上のことからすると、結局、Ｆは、平成八年四月当時、椿本チエインの右チェーンカバーを知らなかったか、仮に知っていたとしても、それを大同サンプルの改良に役立てることを思い至らなかったものと認めるのが相当である。(三)　被告は、チェーンカバーに位置決め用の突起を設けることはＥが考えついたと主張し、証人Ｅは、Ｆから開発依頼を受けた初期の段階でそのことを考えついたと証言している。
しかし、位置決め用の突起は、使用時にチェーンカバーが左右にぐらつくことを防止するものであって、チェーンカバーを取り付けにくいという課題とは異質なものである。したがって、Ｅが、被告が主張するように大同サンプルは取り付けにくいからと改良品を開発するよう依頼されたにすぎないのであれば、位置決め用突起を考え出すには、何らかの契機が必要であったと考えられるところ、証人Ｅの位置決め用の突起を考えついたとの証言は極めて概括的であり、その経緯等は明らかでない。
これに対し、原告は、位置決め用突起を設けることはＦが考えついたと主張し、証人Ｆもその旨供述しているところ、その供述内容は、証人Ｅと比較して具体的で説得的である。そして、原告は、チェーンとチェーンカバーをセットにして販売するのであるから、Ｆが、チェーンに取り付けた後のチェーンカバーの作動状況について関心を抱いたとしても十分首肯できることである。以上のことからすると、位置決め用突起はＦが考えついたものと認められるのであり、この点に関する証人Ｅの証言は信用することができない。３(一)　以上を前提に本件両発明の発明者を検討するに、前記事実関係からすれば、本件発明の契機として大同サンプルが存在していたことからすると、大同サンプルの構成と異なる点を考えついた者が本件両発明の発明者であると考えられる。
(二)　大同サンプルの構成は、前記１(三)記載のとおりであり、大同サンプルとの比較において、本件両発明は次の点で特徴を有していると認められる。①　チェーンのピンを標準のチェーンよりも突出させ、サイドカバー部に当該ピンを嵌合させるためのピン嵌合孔を設けている。②　カバーピースは一種類の構造のものである。
③　両サイドカバー部の内面には、それぞれ、サイドカバー部先端開口部からピン嵌合孔に向けて次第にその両サイドカバー部間の距離が小さくなるように傾斜したピン端導入ガイド溝が設けられている。
④　両サイドカバー部の下縁はトップカバー部と平行なフラット面である。


⑤　トップカバー部の内面部に位置決め用突起が設けられている。(三)　そして、前記１記載の事実に照らせば、右①、②及び⑤はＦが考えついたものであり、③及び④はＥが考えついたものと認められるから、結局、本件両発明は、ＦとＥが共同して創作したものであり、右両名の共同発明と見るのが相当である。
したがって、本件両発明が発明された時点で、ＦとＥは、本件両発明についての特許を受ける権利を共有するに至ったものと認められる。        そして、各自の共有持分は二分の一と見るのが相当である。４(一)　なお、本件第一発明と本件第二発明の特許出願に対しては、ともに甲10及び甲11を引用文献等として、特許法二九条二項の規定により特許を受けることができないとの拒絶理由通知が発せられているところである（甲16、乙８）。しかしながら、発明者の認定においては、当該発明に係る内容が客観的に特許性を有しているかという観点を捨象して、検討すべきであると考えられるから、前記認定を左右するものではない。
(二)　原告は、本件両発明においては、右①及び②が重要なのであって、③及び④をＥが考えついたとしても、そのことゆえに、Ｆが本件両発明を単独で発明したことは否定されないと主張するようである。
しかしながら、Ｅが考えついた③及び④は、Ｆから示された①及び②の着想を製品化するに当たり当然に考え出される設計事項にすぎないということはできず、そこには、一定の創作的工夫が見られるから、Ｅも発明者と見るのが相当である。なお、仮に、客観的にはそのような工夫に進歩性がないということがいえたとしても、そのこと故に、Ｅが共同発明者でなくなるものではないことは、前記(一)に判示したことと同様である。
５　弁論の全趣旨によれば、Ｆは、本件第二発明の特許出願に先だって、本件両発明の特許を受ける権利の共有持分を原告に譲渡したものと認められる。ところで、特許法三三条三項は、「特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。」と定めており、また、同法三八条は、「特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。」と定めている。
Ｅ又は被告が、Ｆに対し、Ｆが本件両発明の特許を受ける権利について有する共有持分を原告に譲渡することにつき、明示的に同意を与えていたと認めるに足る証拠はない。しかし、特許法三三条三項が特許を受ける権利が共有に係る場合に、各共有者がその持分権を譲渡するには共有者の同意を得ることを要するとしたのは、共有に係る発明が特許権として登録されるに至ったときには、各共有者は他の共有者の同意を得ないでその特許発明を実施することができる（同法七三条二項）ことから、どのような者が共有者となるかは、当該特許発明を実施して市場利益を得ようとする他の共有者にとって重大な競争上の利害関係を有することを考慮したことによるものである。ところで、前記認定事実と弁論の全趣旨によれば、Ｆは、本件両発明の発明当時、いわゆる同族会社である原告の代表者であって、チェーンの製造販売等に関する経済活動において、原告の代表者として行動してきたものであること、Ｅは、そのことや本件両発明が前記１記載のような過程を経て発明されたことを認識した上で、原告に対し、それら発明の実施品であるチェーンカバーを納入していたと認められる。一方、被告もまた、先願発明及び本件第一発明につき、Ｅから特許を受ける権利を承継したとして、自らを出願人として特許出願を行っているものであるが、右承継についてＦないし原告の同意を得た事実ももとより存在しない。以上のような事情に、特許法三三条三項の趣旨を併せ考慮すると、被告は、信義則上、Ｆが原告に対し自己の有する特許を受ける権利の共有持分を譲渡したことについて異議を述べることはできないと解するのが相当である。また、本件両発明の特許出願について、その実体に即して出願人の名義変更が行われた場合には、被告は、信義則上、特許を受ける権利の共有者であるＦ及びＥないしこれらの者の承継人である原、被告が当初の特許出願を共同でしていないことについて、異議を述べることはできないものというべきである。。６　以上より、原告は、本件両発明の特許を受ける権利について二分の一の共有持分を有していると認められる。
四　よって、原告の請求は、主文第一項掲記の限度で理由があると認められるから、主文のとおり判決する。
（口頭弁論終結日　平成一二年五月二日）
大阪地方裁判所第二一民事部
裁判長裁判官　　　　　　小　　松　　　一　　雄
裁判官　　　　　　高　　松　　　宏　　之
裁判官　　　　　安　　永　　　武　　央
目　　　録
一１　次の記載によって特定される発明
(一)　発明の名称　　　ローラチエン用トッププレート(二)　出願日　　　　　平成八年一〇月三日（特願平八－二六二九六四号）
２　次の記載によって特定される発明
(一)　発明の名称　　　ローラチエン用トッププレート(二)　出願日　　　　　平成九年二月三日（特願平九－二〇五四五号）
(三)　優先権主張番号　特願平八－二六二九六四号
(四)　優先日　　　　　平成八年一〇月三日
(五)　優先権主張国　　日本
(六)　公開日　　　　　平成一〇年六月一六日（特開平一〇－一五七八二一号）
二　次の記載によって特定される発明
１　発明の名称　　　カバー付きチェーン


平成１５年(ワ)第１９７３３号（第１事件），同第１９７３８号（第２事件），同第１９７３９号（第３事件）特許権侵害差止等請求事件
（口頭弁論終結の日　平成１６年１０月２９日）
判　　　　　　　決
第１ないし第３事件原告　　　　日宏貿易株式会社
（以下「原告日宏貿易」という。）
第１ないし第３事件原告　　　　株式会社レマン
（以下「原告レマン」という。）
原告両名訴訟代理人弁護士　　　木下洋平
第１事件被告　　　　　　　　　ヒカリ乳業株式会社
（以下「被告ヒカリ乳業」という。）
第２事件被告　　　　　　　　　株式会社メイショク
（以下「被告メイショク」という。）
第３事件被告　　　　　　　　　株式会社ヤバケイ
（以下「被告ヤバケイ」という。）
被告３名訴訟代理人弁護士　　　谷　正昭
主　　　　　　　文
１　原告らの請求をいずれも棄却する。
２　訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第１　請求
１　第１事件
(1)　被告ヒカリ乳業は，別紙物件目録１記載の製品を製造し，販売し，又は譲渡若しくは貸渡しのために展示してはならない。
(2)　被告ヒカリ乳業は，前項記載の製品を廃棄せよ。(3)　被告ヒカリ乳業は，原告日宏貿易に対し，１５００万円及びこれに対する平成１５年９月９日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２　第２事件
(1)　被告メイショクは，別紙物件目録２記載の製品を製造し，販売し，又は譲渡若しくは貸渡しのために展示してはならない。
(2)　被告メイショクは，前項記載の製品を廃棄せよ。(3)　被告メイショクは，原告日宏貿易に対し，３０００万円及びこれに対する平成１５年９月７日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３　第３事件
(1)　被告ヤバケイは，別紙物件目録３記載の製品を製造し，販売し，又は譲渡若しくは貸渡しのために展示してはならない。
(2)　被告ヤバケイは，前項記載の製品を廃棄せよ。(3)　被告ヤバケイは，原告日宏貿易に対し，３０００万円及びこれに対する平成１５年９月９日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要等
本件は，「アイスクリーム充填苺」に係る特許権を共有する原告らが，被告らの製造販売する製品が当該特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して，被告らに対して，同特許権に基づき当該製品の製造販売等の差止め及び損害賠償を求めている事案である。
被告らは，これに対して，①被告らの製造販売する製品は原告らの特許発明の技術的範囲に属しない，②原告らの特許発明には無効理由（特許法２９条１項１号，２号）があることが明らかであって，当該特許権に基づく原告らの本訴請求は権利の濫用に当たると主張して，原告らの請求を争っている。１　前提となる事実（当事者間に争いのない事実，該当箇所末尾掲記の各証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実）
(1)当事者
原告日宏貿易は，アイスクリーム類の製造販売，フルーツ類を材料としたデザート類の製造販売等を目的とする会社であり，原告レマンは，アイスクリーム類の製造及び販売，氷菓の製造及び販売等を目的とする会社である。被告ヒカリ乳業は，牛乳の処理，乳製品並びに清涼飲料水及び菓子製造販売業等を，被告メイショクは，冷菓，清涼飲料水，食料品の卸売業，食料品の製造加工等を，被告ヤバケイは，食料品の製造（食肉加工食品及び調理食品），食料品の卸，食料品の小売等を，それぞれ目的とする会社である。
(2)原告らの有する特許権
原告らは，下記の特許権（以下「本件特許権」という。）を，原告日宏貿易がその５分の４，原告レマンがその５分の１の割合で共有している。なお，本件特許権は，当初，原告日宏貿易のみが権利者であったが，平成１５年７月２９日，原告日宏貿易が原告レマンに対して本件特許権の５分の１の共有持分を譲渡したものである。
特許番号　　第３３５９６２４号
登録日　　　平成１４年１０月１１日
出願番号　　特願２００１－１７０７４８
出願日　　　平成１３年６月６日
発明の名称　アイスクリーム充填苺
(3)特許請求の範囲の記載
本件特許権に係る明細書（以下「本件明細書」という。本判決末尾添付の特許公報〔甲２。以下「本件公報」という。〕参照）の「特許請求の範囲」のうち【請求項１】の記載は次のとおりである（以下，この発明を「本件特許発明」という。）。
「芯のくり抜かれた新鮮な苺の中にアイスクリームが充填され，全体が冷凍されているアイスクリーム充填苺であって，該アイスクリームは，外側の苺が解凍された時点で，柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有し
ていることを特徴とするアイスクリーム充填苺」
(4)構成要件の分説
本件特許発明を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下「構成要件Ａ」などという。）。
Ａ　芯のくり抜かれた新鮮な苺の中にアイスクリームが充填され，全体が
冷凍されているアイスクリーム充填苺であること，
Ｂ　該アイスクリームは，外側の苺が解凍された時点で，柔軟性を有し，Ｃ　且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していること
(5)被告らの行為（乙１０，弁論の全趣旨）
被告ヒカリ乳業は別紙物件目録１記載の製品を，被告メイショクは別紙物件目録２記載の製品を，被告ヤバケイは別紙物件目録３記載の製品を，それぞれ販売している。


被告らの販売する上記各製品は，いずれも被告ヒカリ乳業の製造に係るものであって，これらは同一の成分構成である（以下，被告らの各製品を「被告製品」と総称する。）。被告製品の成分構成は，別紙「苺アイス成分配合表」記載のとおりである。
２　本件における争点
(1)被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属するか（争点１）(2)本件特許発明には無効理由があることが明らかであって，本件特許権に基づく原告らの差止請求及び原告日宏貿易の損害賠償請求は，権利の濫用に当たるか
（争点２）
(3)原告日宏貿易の被った損害額（争点３）
第３　争点に関する当事者の主張
１　争点１（被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属するか）について
【原告らの主張】
被告製品は，次の構成を備えている。
ａ　芯のくり抜かれた新鮮な苺の中にアイスクリームが充填され，全体
が冷凍されているアイスクリーム充填苺であり，
ｂ　該アイスクリームは，外側の苺が解凍された時点で，柔軟性を有
し，
ｃ　且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有している。この被告製品の上記構成ａないしｃは，それぞれ本件特許発明の構成要件ＡないしＣを充足し，本件特許発明と同一の効果を奏するものであるから，被告製品は，本件特許発明の技術的範囲に属する。
【被告らの主張】
(1)ア　被告製品は，相当期間冷凍保管された苺の中にアイスクリームが充填されたものである。
イ　被告製品は，時間の経過に従って，外側の苺と内側のアイスクリームがいずれも解凍していくものである。これに対して，本件特許発明は，新鮮な苺の中にアイスクリームが充填されたものであり，外側の苺が解凍した時点で内側のアイスクリームが解凍していないものである。
ウ　なお，被告製品は，生クリーム，練乳，砂糖及びゼラチンを高温で混ぜ合わせ，その後常温に冷まし，くり抜かれた苺に流し込んでから全体を冷凍するものである。
(2)　本件特許発明の技術的範囲は，本件明細書に記載された実施例に限定して解釈すべきものであり，したがって，被告製品は，本件特許発明の技術的範囲に属しない。
そもそも，苺の中にアイスクリームを入れるという発想及びアイスクリームについて高糖度でありながら解凍時の形態保持性を得るという課題は，本件特許発明において重要な前提事項であるが，これらは当業者には常識のものであった。
そうすると，本件特許発明の実質的内容は，本件明細書の【発明の詳細な説明】欄の【００１０】ないし【００２０】に記載されているように，寒天をアイスクリームに添加して形態保持性を強化すること，ムース用安定剤を添加して寒天添加による食感のプリプリ感を防ぐこと，及び寒天とムース用安定剤の添加量だけである。
一方，被告製品の成分は，別紙「苺アイス成分配合表」に記載のとおりであり，本件特許発明の実施例とは成分が異なる。
したがって，被告製品は，本件特許発明の技術的範囲に属しない。(3)　なお，後記２(1)ア記載のとおり，被告製品は遅くとも平成５年に既に公知であったアイスクリーム充填苺と同一のものであるから，原告らが上記の公知の製品が本件特許発明の技術的範囲に属しないというのであれば，被告製品も同様に本件特許発明の技術的範囲に属しない。
２　争点２（本件特許発明には無効理由があることが明らかであって，本件特許権に基づく原告らの差止請求及び原告日宏貿易の損害賠償請求は，権利の濫用に当たるか）について
【被告らの主張】
(1)ア(ア)　本件特許発明に係るアイスクリーム充填苺は，遅くとも平成５年（１９９３年）には既に公然実施され，公知のものであった。すなわち，全日空グループ航空食品株式会社は，商品名を「フローズンクリームベリー」とする冷凍アイスクリーム充填苺を原告日宏貿易から仕入れ，同年夏秋号及び翌年夏秋号のギフト商品カタログに掲載して販売していた（乙１，２。以下，平成５年（１９９３年）のカタログに掲載されていた商品を「９３年商品」といい，平成６年（１９９４年）のカタログに掲載されていた商品を「９４年商品」という。）。したがって，本件特許発明は，９３年商品及び９４年商品によって公知のものであるから，明らかな無効理由があるというべきである。(イ)　原告は，９３年商品及び９４年商品は，生クリームと加糖練乳をほぼ等量で混ぜ合わせたものと主張しているのであるから，下記のアイスクリームの語義に照らせば，９３年商品及び９４年商品に充填されたものが，アイスクリームであったことは明らかである。すなわち，本件特許発明の技術的範囲に属する「アイスクリーム」の意味は，一般社会でいう「アイスクリーム」と異なるものではなく，広辞苑等の辞典（乙１５ないし１９）によれば，アイスクリームは，「牛乳，クリームなどの乳製品に砂糖などの糖類を加えて冷凍させた氷菓子」の意味と解されるのであって，９３年商品及び９４年商品に充填されたものがアイスクリームであることは明らかである。
なお，被告製品は，９３年商品及び９４年商品と全く同一の製法により製造されるものであるから，後記のとおり，原告らが９３年商品及び９４年商品の構成が本件特許発明と全く異なると主張するのであれば，被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属しない。
(ウ)　また，９３年商品及び９４年商品の中のクリームが，ある程度の柔軟性と形態保持性を有していたことは明らかである。柔軟性は，主原料がクリームであることから容易に推定されるし，形態保持性は原料がクリームであり，冷凍されることから容易に推定される。
本件特許発明における特許請求の範囲には，「外側の苺が解凍された時点で」と記載されているところ，低温で冷凍された苺が解凍された時点とはどの時点を指すのかについて，本件明細書の【発明の詳細な説明】欄における【０００７】及び【０００８】によれば，「苺が食べ頃に解凍し始め」たときとあるが，「食べ頃」とは，食する者の主観に依拠するものであり，その時点には相当の幅がある。
そうすると，９３年商品及び９４年商品も，苺が「食べ頃」に解凍し始めたという時点の範囲内にあるとき，中のアイスクリームが流れ出ていなかった商品であることは間違いないから，９３年商品及び９４年商品が，本件特許発明における柔軟性，形態保持性を実現した商品であったことは，疑いがない。
イ　原告らの主張に対する反論


(ア)　原告らは，上記各カタログに「生クリーム入り」と記載されていることから，９３年商品及び９４年商品は「アイスクリーム」ではなかった旨主張するが，本件明細書に記載された実施例の主成分は，重量比の順に生クリーム，砂糖，脱脂粉乳，加糖練乳及び水であって，９３年商品及び９４年商品と同様，生クリームを含むものであるから，「生クリーム入り」という表現が使用されたからといって，「アイスクリーム」でないということはできない。(イ)　原告らは，９３年商品及び９４年商品は，客の手元に届いたときに中のアイスクリームが流れ出しているという苦情がきたというが，２年間も販売が継続されたことからすると，苦情は一部にすぎなかったことが推認される。なお，冷凍食品である以上，冷凍のまま客の手元に配送されることは当然の前提であるから，苦情があったとしてもそれは原告日宏貿易が採用した配送方法がそれを達成できなかったというだけであり，上記苦情の有無は，外側の苺が解凍された時点で中のアイスクリームが柔軟性と形態保持性を有しているか否かという論点とは無関係である。
(ウ)　原告らは，９３年商品及び９４年商品を販売した時点において，アイスクリーム充填苺において甘味を出すために糖度を上げる必要があるものの，糖度を上げると中のアイスクリームが流れ出てしまうという問題点があったことを指摘しているが，糖度が高くなれば，溶けやすくなることはアイスクリーム製造又は販売業者にとっては常識であり，形態保持性についての対策は，寒天などの添加物を添加するほかないのであるから，９３年商品及び９４年商品が本件特許発明の実施品でなかったことはおよそ考えられない。
(エ)　９３年商品及び９４年商品と本件特許発明の実施品とは，外観が全く同じであり，常識的には，９３年商品及び９４年商品と同じ商品と推測されるが，そうでないのであれば，そのことは原告らが立証するべきである。しかし，原告日宏貿易は，本件特許発明の申請時において，９３年商品及び９４年商品の存在を秘匿している。このことは，９３年商品及び９４年商品が，本件特許発明の実施品であったことを強く推認させる。
ウ　したがって，原告らの主張するように本件特許発明の技術的範囲を本件明細書の特許請求の範囲の文言どおりに解するのであれば，本件特許発明には，特許法２９条１項１号又は２号に違反して特許された無効理由がある。(2)　本件特許発明に係るアイスクリーム充填苺は，平成１２年１２月，平成１３年２月２７日又は遅くとも平成１３年６月１日には公然実施され，既に公知のものであった。
ア　日本航空生活協同組合は，商品名を「クリームベリー」とするアイスクリーム充填苺を同年６月１日発行のギフト商品カタログ（乙３）に掲載して販売していた。
また，同時期に，高島屋デパートは，商品名を「いちごの雫」とするアイスクリーム充填苺をお中元商品カタログ（乙４）に掲載して販売していた。この「クリームベリー」と「いちごの雫」が同一の製品であることは，いずれの商品も原告日宏貿易を製造者とするものであり，製品コード番号も同一であることから明らかである（乙４，５。以下，上記２つのアイスクリーム充填苺を「平成１３年商品」という。）。
そして，平成１３年商品の原材料の配合比は，本件明細書に実施例として記載された製品の配合比と同一であり，平成１３年商品の外観は，本件明細書に記載された実施例の図と一致する。
イ　デパート等のお中元の販売準備は，一般的に前年のうちに始められるところ，上記アに記載の平成１３年商品についても，平成１２年１２月から，原告日宏貿易及び被告メイショクは，高島屋，伊勢丹等のデパートに対して平成１３年度のお中元商品に採用してもらえるように販売活動を行っていた。すなわち，平成１２年１２月，原告日宏貿易は，被告メイショクを通じて，平成１３年商品を試食会に供し，商品内容を，各デパートの担当者に説明した。そして，平成１３年１月ないし同年２月２７日ころまでの間に，被告メイショクは，各デパート等から要求されたため，原告日宏貿易から，平成１３年商品の分析試験成績書（乙６。以下「本件分析試験成績書」という。）及び原告日宏貿易作成の商品仕様書（乙５。以下「本件商品仕様書」という。なお，以下では，本件分析試験成績書及び本件商品仕様書を合わせて「本件商品仕様書等」ということがある。）の交付を受けて，これらを各デパート等に提出し，原告日宏貿易は，同年２月２７日，平成１３年商品について見積書（乙７）を提出するなどし，そのころ，平成１３年商品が，各デパートの同年度のお中元商品として採用されることが決定したものである。
さらに，平成１３年５月１５日，高島屋デパートでは，お中元用カタログを印刷会社から受け取り，外商部が，お中元商品の注文を取った。したがって，本件特許発明の実施品は，少なくとも平成１３年２月２７日までに，高島屋その他のデパートに対してお中元用商品としてその内容が全部明らかにされ，遅くとも同年５月１６日には高島屋デパートによって販売が開始されたものである。
各デパート等は，自己の販売する商品特に食品について，購入希望者，消費者，消費者団体等に対して，販売自体の必要又は苦情対応などのため，いつでもその詳細な内容を明らかにしなければならない立場にあるから，平成１３年商品についても，詳細な内容を得ていたことは明らかである。そして，この商品内容について，原告日宏貿易に対して，守秘義務を負うことはあり得ないから，平成１３年２月２７日，あるいは，遅くとも同年５月１６日までに，本件特許発明は，公然実施されていたものというべきである。ウ　上記のとおり，本件特許発明の技術的範囲を本件明細書の実施例に限定して解釈したとしても，平成１３年商品はこれと同一のものであるから，本件特許発明には，特許法２９条１項１号又は２号に違反して特許された無効理由がある。
(3)　まとめ
以上によれば，本件特許発明の技術的範囲に属するアイスクリーム充填苺が，本件特許発明の特許出願前に公然実施をされていたことは明らかであるから，本件特許発明は，特許法２９条１項１号あるいは２号に違反して特許されたものであり，本件特許発明は同法１２３条１項２号により無効とされるべきである。したがって，本件特許発明には無効理由が存在することが明らかであるから，本件特許権に基づく原告らの請求は，権利濫用に当たり許されない。
【原告らの主張】
(1)　９３年商品（乙１）及び９４年商品（乙２）についてア　本件明細書の「特許請求の範囲」における「アイスクリーム」の解釈に当たっては，一般的な国語辞典のみならず，当業界における語義を参酌すべきである。


当業界における「アイスクリーム」は，原材料の観点からは「安定剤」の添加が不可欠であり，製造方法の観点からは「均質化」の工程が重要である。「均質化」は「攪拌」によって行われ，この「攪拌」の中にアイスクリーム独特の柔軟性，滑らかさ，食感を左右する空気の混入が起きるものである（甲７参照）。イ　９３年商品（乙１）及び９４年商品（乙２）の商品紹介のタイトルには，「フローズンストロベリー（生クリーム入）」（乙１），又は，「生クリーム入りフローズンストロベリー」（乙２）とあり，乙２には，「～クリームを流し込んで急速冷凍」とある以上，９３年商品及び９４年商品において使用されたものは「生クリーム」である。９３年商品及び９４年商品は，生クリームと加糖練乳をほぼ等量で簡単に混ぜ合わせたものを芯がくり抜かれた苺に流し込み，全体を冷凍庫で冷凍させただけのものであり，当業者から見た場合，「アイスクリーム」と呼べるものではなかった。そうであるからこそ，「生クリーム入り」と称するしかなかったものである。
したがって，９３年商品及び９４年商品が，本件特許発明の実施品に該当しないことは明らかである。
ウ　９３年商品及び９４年商品は，「外側の苺が解凍された時点で，柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性」を有していなかった点においても，本件特許発明の実施品とは異なっていた。９３年商品及び９４年商品は，消費者の手元に商品が届いた際には，中に充填したクリームが溶け出してしまうなどの苦情が相次いでいたため，製造，販売を中止したもので，本件特許発明とは全く構成を異にするものである。
(2)　平成１３年商品について
ア　被告らは，平成１３年商品が，平成１３年２月下旬に，デパートの担当者の試食用として供された旨主張しているが，試食品が担当者に供されたという事実はない。商品の出荷が同年６月１５日以降になることは，原告日宏貿易から，被告メイショクに企画書等で明示されており，商談はすべて書類によってのみ行われた。
イ　また，本件商品仕様書（乙５）が公知になったとしても，本件特許発明が公知になったとはいえない。
本件商品仕様書は，原告日宏貿易から被告メイショクに提供されたものであるが，原告日宏貿易と被告メイショクは，当時，製造元と卸売業者の関係にあったものであり，取引商品の技術内容を営業秘密として尊重することは当然であった。したがって，たとえ両社の間に秘密保持契約が存在しなくても，被告メイショクは，本件商品仕様書の内容を第三者に開示しないことが暗黙のうちに求められていた。
このように，原告日宏貿易と被告メイショクの間には，社会通念上又は商慣習上の守秘義務があったものであるから，被告メイショクが，本件商品仕様書を入手したとしても，本件特許発明が公知となったとはいえない。
３　争点３（原告日宏貿易の損害額）について
【原告日宏貿易の主張】
被告ヒカリ乳業は，平成１４年１０月１２日から平成１５年７月２８日（原告日宏貿易が原告レマンに対し，本件特許権の５分の１の共有持分を譲渡した前日）までの間に，少なくとも５０００万円の被告製品を製造，販売したものであり，被告ヒカリ乳業の利益率は売上げの少なくとも３割である。また，被告メイショク及び被告ヤバケイは，平成１４年１０月１２日から平成１５年７月２８日（原告日宏貿易が原告レマンに対し，本件特許権の５分の１の権利を譲渡した前日）までの間に，いずれも少なくとも１億円の被告製品を販売したものであり，被告メイショク及び被告ヤバケイの利益率は各売上げの少なくとも３割である。
したがって，原告日宏貿易は，本件特許権侵害による損害賠償として，被告ヒカリ乳業に対し１５００万円，被告メイショク及び被告ヤバケイに対しそれぞれ３０００万円を請求するとともに，併せてこれらに対する訴状送達の翌日以降の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。
【被告らの主張】
原告日宏貿易の主張は，すべて争う。
第４　当裁判所の判断
１　争点１（被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属するか）について(1)　前記「前提となる事実」（前掲第２，１）に後掲該当箇所掲記の各証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば，次の各事実が認められる。ア　本件明細書（甲２）の「発明の詳細な説明」欄には，本件特許発明の目的，効果等として，次の記載がある。
(ｱ)　従来技術及びその問題点について
ａ【０００２】【従来の技術】（本件公報２欄５行ないし１４行）「従来，苺にアイスクリームを組み合せた氷菓には，苺とアイスクリームを分離させて容器中に収納した氷菓（特開昭６１－１４１８４７号公報，特開平３－８３５４５号公報）や，苺等に冷凍果実にアイスクリームを被覆し，さらにチョコレートを被覆した凍結果実（特開昭５５－９６０５１公報）がある。また，種を取り出した梅果実を糖蜜に漬け込んだものに，種を取り出すことによって生じた砂糖漬けの梅の空間内にアイスクリームを充填して冷却した梅菓子（特開平１０－１６５１０４号公報）がある。」
ｂ【０００３】【発明が解決しようとする課題】（本件公報３欄１行ないし６行）
「しかしながら，前記従来の苺を使用した氷菓は，苺とアイスクリームを容器中に収納した冷菓であったり，アイスクリームの内部に苺を閉じ込めたものであって，新鮮な苺の内部にアイスクリームが充填された冷菓に関しては，従来，報告が見当たらない。」
ｃ【０００５】（本件公報３欄１３行ないし２０行）
「一般的なアイスクリームの糖度は１２～２０度であるのに対して，苺の糖度は８～１０度程度と低いために，このような糖度のアイスクリームと苺を同時に食すると，全体として糖度が低くなり氷菓としての甘味が低すぎると一般的に感じられ，好ましくないので，糖度４０度～５０度のアイスクリームを苺と組み合わせることにより，全体として好ましい甘味となるように糖度を調整することが好ましい。」
ｄ【０００７】（本件公報３欄２９行ないし３４行）
「ところで，新鮮な苺の中身をくり抜き，その開口部から内部の空間内に糖度４０度～５０度のアイスクリームを充填して，全体を冷凍して，氷菓を製造した場合には，これを解凍して苺が食べ頃に解凍し始めたころには既に中のアイスクリームが苺の開口部から溶けて流れ出てしまう。‥‥‥」
(ｲ)　本件特許発明の目的について
【０００８】（本件公報３欄３８行ないし４３行）


「そこで，本発明は，新鮮な苺のままの外観と風味を残し，苺が食べ頃に解凍し始めても内部に充填されたアイスクリームが開口部から流れ出すことがなく，食するのに便利であり，全体として好ましい甘味を実現したアイスクリーム充填苺を提供することを目的とする。」
(ｳ)　本件特許発明の構成について
ａ【０００９】【課題を解決するための手段】（本件公報３欄４８行ないし４欄１行）
「‥‥‥該アイスクリームは，外側の苺が解凍された時点で，柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とするアイスクリーム充填苺である。‥‥‥」
ｂ【００１０】（本件公報４欄４行ないし８行）
「このように柔軟性を有し，しかもクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有するアイスクリームは，通常のアイスクリームの組成に，さらに寒天，及びムース用安定剤を添加することにより製造することができる。」
ｃ【００１１】（本件公報４欄９行ないし１５行）
「寒天をアイスクリームに添加すると，アイスクリームが溶け出す温度になってもアイスクリーム全体の形状を保持する機能を持つ。しかしながら，アイスクリームが流れ出すことを防ぎ全体のアイスクリームの形態保持性を与えるだけの量の寒天を添加しただけでは，食感がぷりぷりしてしまい，アイスクリームの食感は失われてしまう。」
ｄ【００１２】（本件公報４欄１６行ないし２３行）
「本発明において苺に充填するアイスクリーム中の寒天の割合は，０．１重量％～０．４重量％の範囲が好ましく，さらに好ましくは０．２重量％～０．３重量％の範囲である。寒天が０．１重量％未満であると，アイスクリーム充填苺の解凍時にアイスクリームが流れ出るので好ましくなく，０．４重量％を超えるとアイスクリームの食感がプリプリとした弾力性が増し好ましくない。」
ｅ【００１３】（本件公報４欄２４行ないし３０行）
「前記ムース用安定剤には，一般的にムースに使用される安定剤であればよい。該ムース用安定剤をアイスクリームに添加した場合には，全体を柔らかい食感とする機能があり，寒天を添加した場合のプリプリした食感を和らげ，アイスクリームを柔らかい食感とすることができ，また，解凍した際にドリップが出るのを防ぐことができる。」
ｆ【００１４】（本件公報４欄３１行ないし４３行）
「ムース用安定剤は，前記配合割合の寒天が配合されたアイスクリームのプリプリ感を滅殺する量を添加することが必要である。例えば，ＣＲＥＭＯＤＡＮ　ＭＯＵＳＳＥ３０１Ｊ（登録商標，ダニスコカルタージャパン株式会社製）は，グリセリン脂肪酸エステル１８％，クエン酸ナトリウム６％，砂糖＋ゼラチン７６％の配合比を有し，該ムース用安定剤は，アイスクリーム中に０．５～７重量％の範囲が好ましく，さらに好ましくは，２．０重量％～３．０重量％の範囲である。ムース用安定剤が２．０重量％未満であると，アイスクリーム中の寒天のプリプリ感を滅殺する効果がなく，３．０重量％を超えるとアイスクリームが固くなり，クリーミー感がなくなる。」
ｇ【００１５】（本件公報４欄４４行ないし５０行）
「本発明のアイスクリーム充填苺には，アイスクリーム用安定剤，寒天，及びムース用安定剤が含まれているので，全体としてアイスクリーム本来の柔らかくクリーミーな食感と同様な食感となり，しかも，通常のアイスクリームに比べて，解凍温度に到達してもアイスクリームが流れ出ない程度の形態保持性を保持している。」
(ｴ)　本件特許発明の実施例について
ａ【００１６】【発明の実施の形態】（本件公報５欄６行ないし６欄３行）
「‥‥‥芯をくり抜いた苺に，アイスクリーム用安定剤を含有するアイスクリームに，寒天，ムース用安定剤を添加し均一に混合することにより，アイスクリーム充填苺用のアイスクリームを調製する。」ｂ【００１７】【実施例】（本件公報６欄５行ないし６行）「以下の配合比の原料を常法により混合してアイスクリームを製造した。」
ｃ【００１８】（本件公報６欄７行ないし２０行）
「生クリーム　　　　　　　２０．０重量％
砂糖　　　　　　　　　　１９．０重量％
加糖練乳　　　　　　　　１７．０重量％
水飴　　　　　　　　　　１８．０重量％
脱脂粉乳　　　　　　　　　５．５重量％
脱脂濃縮乳　　　　　　　　３．９重量％
ムース用安定剤(CREMODAN（登録商標）MOUSSE301]：商品名，ダニス
コカルタージャパン株式会社製）
２．２重量％
アイスクリーム用乳化安定剤（GER-7KN：商品名，旭東化学産業株式会社製）
０．５重量％
寒天　　　　　　　　　　　０．２重量％
ミルクフレーバー　　　　　０．１重量％
水　　　　　　　　　　　１３．６重量％」
(ｵ)　本件特許発明の効果について
【００２０】【発明の効果】（本件公報５欄３１行ないし６欄２４行）「‥‥‥解凍時のアイスクリームの形態保持性に優れているため，アイスクリーム充填苺が食べ頃に解凍し始めても内部に充填されたアイスクリームが開口部から流れ出すことがなく，食するのに便利なアイスクリーム充填苺である。」
イ　「アイスクリーム」の一般的な意義について


アイスクリームの意義について，大辞林第二版（甲６）には「クリームに牛乳・砂糖・香料・ゼラチンなどを加えて凍らせた氷菓子。厚生省令では，乳固形分１５パーセント以上，うち乳脂肪分８パーセント以上のもの。」と，広辞苑第五版（乙１５）には「クリームなどの乳製品を主材料に，糖類・香料などを加え，かきまぜて空気を含ませながら凍らせた氷菓子」と，岩波国語辞典第六版（乙１６）には「牛乳，卵の黄身に砂糖・香料を加え，まぜ合わせて凍らせた菓子。氷菓子。」と，辞林２１（乙１７）には「クリームに牛乳・砂糖・香料・ゼラチンなどを加えて凍らせた氷菓子。食品衛生法では，乳固形分１５％以上，うち乳脂肪分８％以上のもの。」と，三省堂国語辞典第五版（乙１８）には「牛乳・砂糖・たまごの黄身をまぜあわせて凍らせたもの。」と，日本国語大辞典第二版（乙１９）には「牛乳，砂糖，卵の黄身に香料を加えたものを凍らせてつくった氷菓子の一種。アイスクリン。」と，それぞれ記載されている。
なお，「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」（昭和２６年厚生省令第５２号）には，「アイスクリーム類」について「乳又はこれらの原料として製造した食品を加工し，又は主要原料としたものを凍結させたものであって，乳固形分３．０％以上含むもの（はつ酵乳を除く。）をいう。」と定義され，成分規格としては，「アイスクリームは，乳固形分１５．０％以上，うち乳脂肪分８．０％以上のもの。」とされている。
ウ　被告製品の成分及び製造工程等（乙１０，１１，弁論の全趣旨）(ｱ)　被告製品の成分は，別紙「苺アイス成分配合表」のとおりである。なお，被告ヒカリ乳業が製造し，被告ヤバケイが販売する製品である「春摘み苺アイス」（別紙物件目録３記載）には，「品名　アイスクリーム，無脂乳固形分：14.0％，乳脂肪分：13.0％，原材料：いちご・乳製品・砂糖・ホワイトチョコレート（大豆レシチン）・ゼラチン・甘味料（スクラロース）」と記載されている。
(ｲ)　被告製品の製造工程は，次のとおりである。
①　砂糖，スクラロース，粉ゼラチンに水を加え，よく混合する。②　生クリームをタンクに入れ，攪拌しながら５０度に保つ。③　①に②を加え，攪拌しながら５０度に保つ。
④　溶解したホワイトチョコを加え，攪拌しながら５０度に保つ。⑤　全脂練乳を加え，攪拌しながら昇温して，６５度以上を３０分以上保つ。
⑥　２５度～３０度に冷却する。
⑦　⑥のミルクを充填器に分け取り，加工冷凍した苺に充填する。⑧　ミルクを充填した苺を急速冷凍する。
⑨　凍結した苺を個包装し，箱詰めして冷凍庫に保管して，出荷を待つ。
(2)判断
ア(ｱ)　本件明細書の「特許請求の範囲」【請求項１】には，「芯のくり抜かれた新鮮な苺の中にアイスクリームが充填され，全体が冷凍されているアイスクリーム充填苺であって，該アイスクリームは，外側の苺が解凍された時点で，柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とするアイスクリーム充填苺」と記載されている。
ここでいう「アイスクリーム」の語の意義については，本件明細書には，「特許請求の範囲」のほか「発明の詳細な説明」欄にも，特にこれを定義した記載はないから，その文言の通常有する意味に基づいて解釈すべきところ，上記(1)イ記載の辞典等の記載内容を参酌すれば，「アイスクリーム」の語は「牛乳，クリームなどの乳製品に砂糖などの糖類を加えて冷凍させた氷菓子」を意味するものというべきである。
(ｲ)　そして，上記の「特許請求の範囲」の記載によれば，本件特許発明の「アイスクリーム」は，「外側の苺が解凍された時点で，柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とする」ものとされている（構成要件Ｂ及びＣ参照）。
しかし，この「外側の苺が解凍された時点で，柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とする」との記載は，「新鮮な苺のままの外観と風味を残し，苺が食べ頃に解凍し始めても内部に充填されたアイスクリームが開口部から流れ出すことがなく，食するのに便利であ」る（本件明細書【０００８】。本件公報３欄３８行ないし４１行）という本件特許発明の目的そのものであり，かつ，「柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性」という文言は，本件特許発明におけるアイスクリーム充填苺の機能ないし作用効果を表現しているだけであって，本件特許発明の目的ないし効果を達成するために必要な具体的な構成を明らかにするものではない。このように，特許請求の範囲に記載された発明の構成が作用的，機能的な表現で記載されている場合において，当該機能ないし作用効果を果たし得る構成であれば，すべてその技術的範囲に含まれると解すると，明細書に開示されていない技術思想に属する構成までもが発明の技術的範囲に含まれ得ることとなり，出願人が発明した範囲を超えて特許権による保護を与える結果となりかねない。しかし，このような結果が生ずることは，特許権に基づく発明者の独占権は当該発明を公衆に対して開示することの代償として与えられるという特許法の理念に反することになる。
したがって，特許請求の範囲が，上記のような作用的，機能的な表現で記載されている場合には，その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにすることはできず，当該記載に加えて明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌し，そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきものと解するのが相当である。


イ　そこで，本件明細書の記載を見るに，前記(1)アにおいて認定したとおり，「発明の詳細な説明」欄には，「このように柔軟性を有し，しかもクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有するアイスクリームは，通常のアイスクリームの組成に，さらに寒天，及びムース用安定剤を添加することにより製造することができる。」（【００１０】本件公報４欄４行ないし８行），「寒天をアイスクリームに添加すると，アイスクリームが溶け出す温度になってもアイスクリーム全体の形状を保持する機能を持つ。しかしながら，アイスクリームが流れ出すことを防ぎ全体のアイスクリームの形態保持性を与えるだけの量の寒天を添加しただけでは，食感がぷりぷりしてしまい，アイスクリームの食感は失われてしまう。」（【００１１】本件公報４欄９行ないし１５行），「本発明において苺に充填するアイスクリーム中の寒天の割合は，０．１重量％～０．４重量％の範囲が好ましく，さらに好ましくは０．２重量％～０．３重量％の範囲である。寒天が０．１重量パーセント未満であると，アイスクリーム充填苺の解凍時にアイスクリームが流れ出るので好ましくなく，０．４重量％を超えるとアイスクリームの食感がプリプリとした弾力性が増し好ましくない。」（【００１２】本件公報４欄１６行ないし２３行），「前記ムース用安定剤には，一般的にムースに使用される安定剤であればよい。該ムース用安定剤をアイスクリームに添加した場合には，全体を柔らかい食感とする機能があり，寒天を添加した場合のプリプリした食感を和らげ，アイスクリームを柔らかい食感とすることができ，また，解凍した際にドリップが出るのを防ぐことができる。」（【００１３】本件公報４欄２４行ないし３０行），「ムース用安定剤は，前記配合割合の寒天が配合されたアイスクリームのプリプリ感を滅殺する量を添加することが必要である。例えば，ＣＲＥＭＯＤＡＮ　ＭＯＵＳＳＥ３０１Ｊ（登録商標，ダニスコカルタージャパン株式会社製）は，グリセリン脂肪酸エステル１８％，クエン酸ナトリウム６％，砂糖＋ゼラチン７６％の配合比を有し，該ムース用安定剤は，アイスクリーム中に０．５～７重量％の範囲が好ましく，さらに好ましくは，２．０重量％～３．０重量％の範囲である。ムース用安定剤が２．０重量％未満であると，アイスクリーム中の寒天のプリプリ感を滅殺する効果がなく，３．０重量％を超えるとアイスクリームが固くなり，クリーミー感がなくなる。」（【００１４】本件公報４欄３１行ないし４３行），「本発明のアイスクリーム充填苺には，アイスクリーム用安定剤，寒天，及びムース用安定剤が含まれているので，全体としてアイスクリーム本来の柔らかくクリーミーな食感と同様な食感となり，しかも，通常のアイスクリームに比べて，解凍温度に到達してもアイスクリームが流れ出ない程度の形態保持性を保持している。」（【００１５】本件公報４欄４４行ないし５０行）との，各記載がある。
また，本件明細書には，本件特許発明の実施の形態として，【００１６】に「‥‥‥芯をくり抜いた苺に，アイスクリーム用安定剤を含有するアイスクリームに，寒天，ムース用安定剤を添加し均一に混合することにより，アイスクリーム充填苺用のアイスクリームを調製する。」との記載があり，実施例として，【００１７】【００１８】に「以下の配合比の原料を常法により混合してアイスクリームを製造した。」「生クリーム　２０．０重量％，砂糖　１９．０重量％，加糖練乳　１７．０重量％，水飴　１８．０重量％，脱脂粉乳　５．５重量％，脱脂濃縮乳　３．９重量％，ムース用安定剤（CREMODAN（登録商標）MOUSSE301]：商品名，ダニスコカルタージャパン株式会社製）　２．２重量％，アイスクリーム用乳化安定剤（GER-7KN：商品名，旭東化学産業株式会社製　０．５重量％，寒天　０．２重量％，ミルクフレーバー　０．１重量％，水　１３．６重量％」（本件公報６欄４行ないし２０行）との記載があるが，他にアイスクリームの原料の配合比についての記載はない。
これらの記載によれば，アイスクリーム本来の食感を有し，かつ，通常のアイスクリームの解凍温度に到達しても溶けない形態保持性を有するアイスクリームは，少なくとも，通常のアイスクリームの組成に寒天及びムース用安定剤を添加することにより製造することができることが開示されているが，本件明細書においては，それ以外の方法によって，アイスクリーム本来の食感を失わず，かつ，苺が解凍された時にも形態保持性を維持することができるアイスクリームを製造することができることについて，何らの記載もない。
上記のとおり，本件特許発明の目的は，アイスクリーム充填苺について糖度の低い苺が解凍された時にも，苺の中に充填された糖度の高いアイスクリームが柔軟性と形態保持性を有することにあるところ，本件明細書においては，これを実施するために，通常のアイスクリームの成分以外に「寒天及びムース用安定剤」を添加することを明示し，それ以外の成分について何ら言及していない。さらに，寒天をアイスクリームに添加する点について，形態保持性を与えるだけの量の寒天を添加しただけではアイスクリームの食感が失われてしまうこと（【００１１】本件公報４欄１１行ないし１５行参照），アイスクリーム中の寒天の割合が０．１重量％未満であると，苺の解凍時にアイスクリームが流れ出るので好ましくなく，０．４重量％を超えるとアイスクリームの食感がプリプリとした弾力性が増し好ましくないこと（【００１２】本件公報４欄１９行ないし２３行参照）を指摘し，ムース用安定剤を添加する点についても，ムース用安定剤が２．０重量％未満であると，寒天のプリプリ感を減殺する効果がなく，３．０重量％を超えるとアイスクリームが固くなり，クリーミー感がなくなること（【００１４】本件公報４欄３９行ないし４３行参照）を指摘するなど，その用法について詳細な説明を施している。加えて，後記２(1)記載のとおり，「芯のくり抜かれた新鮮な苺の中にアイスクリームが充填され，全体が冷凍されているアイスクリーム充填苺」自体は，本件特許発明の特許出願前の平成５年に既に広く販売されて，公知であったことに照らせば，本件特許発明に進歩性を認めるとすれば，充填されているアイスクリームが「外側の苺が解凍された時点で，柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していること」を実現するに足りる技術事項を開示した点にあるというべきである。
上記によれば，本件特許発明における「外側の苺が解凍された時点で，柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とする」アイスクリームに該当するためには，通常のアイスクリームの成分のほか，少なくとも「寒天及びムース用安定剤」を含有することが必要であると解するのが相当である。


ウ　これに対して，被告製品は，前記(1)ウ(ｲ)に記載の工程を経て製造されるもので，その成分の構成は，別紙「苺アイス成分配合表」に記載のとおりであるから，その成分に「寒天及びムース用安定剤」が含まれていないことは明らかである。
したがって，被告製品は，本件特許発明のアイスクリーム充填苺における「アイスクリームは，外側の苺が解凍された時点で柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していること」（構成要件ｂ，ｃ）を充足しないから，本件特許発明の技術的範囲に含まれない。
エ　なお，上記のように本件特許発明における「外側の苺が解凍された時点で，柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とする」アイスクリームについて，通常のアイスクリームの成分のほか，少なくとも「寒天及びムース用安定剤」を含有することを要するものと解釈しないのであれば，後記２(1)記載のとおり，本件特許発明は，特許法２９条１項１号ないし２号に違反して特許された無効理由を有することになるというべきである。２　争点２（本件特許発明には無効理由があることが明らかであって，本件特許権に基づく原告らの差止請求及び原告日宏貿易の損害賠償請求は，権利の濫用に当たるか）について
上記１において判示したところによれば，被告製品が本件特許発明の構成要件を充足せず，本件特許発明の技術的範囲に属しないことは明らかであるから，原告らの本訴請求は既に理由がないが，本件においては，事案の内容にかんがみ，念のため，本件特許発明に無効理由があることが明らかであるかどうかについても，判断する。
(1)　平成５年の公然実施を理由とする無効主張（前記第３，２における被告らの主張(1)）について
ア　仮に，前記１に判示したように本件特許発明における「外側の苺が解凍された時点で，柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とする」アイスクリームについて，通常のアイスクリームの成分のほか，少なくとも「寒天及びムース用安定剤」を含有することを要するものと解釈しないのであれば，９３年商品及び９４年商品の販売により，本件特許発明は，特許出願前に公然実施され，公知となっていたものというべきである。イ　すなわち，航空食品株式会社の１９９３年版「全日空フレッシュギフト」カタログ（乙１）には，凍った苺の中にクリームが入った写真と共に，「フローズンクリームベリー」との商品名で商品が紹介されており，説明として，「フローズンストロベリー（生クリーム入）２４個　カリフォルニアで収穫された大粒のいちごに甘いクリームを入れ急速冷凍。とても食べやすくシャーベット感覚で楽しめます。」と記され，また，同じく航空食品株式会社の１９９４年版「全日空フレッシュギフト　夏・秋号　ＡＮＡ’Ｓ　ＦＲＥＳＨ　ＧＩＦＴ」カタログ（乙２）には，上記同様，凍った苺の中にクリームが入った写真と共に，「フローズンクリームベリー」との商品名で商品が紹介されており，説明として，「（生クリーム入りフローズンストロベリー３０個）おいしく収穫された大粒のいちごに，クリームを流し込んで急速冷凍。シャーベット感覚のひんやりデザートになりました。」と記されているところ，９３年商品及び９４年商品が，原告日宏貿易の商品であったことは，原告日宏貿易の自認するところである。
上記各カタログには，凍った苺の中に充填されたクリームがアイスクリームであることが明示的には記載されていないものの，上記のとおり，９３年商品の説明における「甘いクリームを入れ」，「急速冷凍」との記載，９４年商品の説明における「クリームを流し込んで急速冷凍」などの記載からすれば，前述の一般的なアイスクリームの意義である「牛乳，クリームなどの乳製品に砂糖などの糖類を加えて冷凍させた氷菓子。」を十分満たしているものと認められる。また，上記のようなカタログの記載内容及び弁論の全趣旨に照らせば，９３年商品及び９４年商品においても「外側の苺が解凍された時点で，柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性」を有していたものと推認される。ウ　この点について，原告らは，「アイスクリーム」の語の解釈について，主張を縷々変遷させた後，原料としてアイスクリームの製造に必要な安定剤が含まれていなければならず，攪拌を要するなどとした上で，９３年商品及び９４年商品の苺の中に充填されたものは安定剤が含まれておらず，攪拌の工程を経ていないので，アイスクリームと呼べるものではなかったとするが，「アイスクリーム」の語について原告らの主張する解釈は，前記１(2)アに判示したところに照らし，採用できない（また，原告日宏貿易は，９３年商品及び９４年商品が自己の商品であるにもかかわらず，これらの商品におけるクリームの成分に安定剤が含まれず，攪拌していなかったことについて何ら客観的証拠を提出しないものであるから，原告らの主張はこの点からも措信できない。）。


エ　原告らは，９３年商品及び９４年商品は，消費者の手元に商品が届いた際には，中に充填したクリームが溶け出してしまうなどの苦情が相次いでいたため，製造，販売を中止したもので，本件特許発明とは全く構成を異にするものである旨も主張し，これに沿う原告ら社員等が作成した陳述書（甲５，８ないし１０）を提出する。しかし，２年にわたり，同一の商品がカタログに掲載されていることからすれば，１９９３年（平成５年）及び１９９４年（平成６年）当時，苦情が相次いでいたことについては，容易に措信し難い。また，原告日宏貿易は，９３年商品及び９４年商品の製造方法，成分等の資料や，苦情があったこと等についての資料については，いずれも既に廃棄処分したとして，これを証明するものを何ら提出しない。原告日宏貿易は，特許出願に先立って本件特許発明の実施品と同一の分野における製品である９３年商品及び９４年商品を自ら製造販売しておきながら，本件特許発明を特許出願したものである以上，仮に９３年商品及び９４年商品に原告らが主張するような欠陥があり，本件特許発明とは構成を異にするのであれば，本来，明細書において従来技術として自らの製品を掲げた上で，その問題点及びそれが本件特許発明により解決された旨を記載し，第三者による特許異議ないし特許無効審判の申立てに備えて，これを証明するに足りる資料を保存しているはずである。しかるに，原告日宏貿易は，本件明細書において従来技術として９３年商品及び９４年商品の存在につき何ら言及せず，しかも９３年商品及び９４年商品の製造方法，成分等についての資料は既に廃棄したと述べるのみであって，その内容を示す客観的な資料を一切提出しないが，このような原告日宏貿易の態度は誠実な特許出願人として当然とるべき行動からほど遠いものといわざるをえない（原告らは，９３年商品及び９４年商品を再現したと称する製品と本件特許発明の実施品との比較実験を行った結果を提出しているが（甲１０），そもそも，９３年商品及び９４年商品の組成が確定できない以上，このような実験は無意味であるというほかはない。）。
前記のとおり，９３年商品及び９４年商品は，２年にわたって「全日空フレッシュギフト」カタログに掲載されて広く販売されたものであることに照らせば，９３年商品及び９４年商品に原告らのいうような欠点があったとは容易に措信できず，結局，９３年商品及び９４年商品のアイスクリームにおいても，本件特許発明のいう「外側の苺が解凍された時点で，柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していること」が実現できていたものと認めるのが相当である。
オ　上記によれば，平成５年及び平成６年当時，既に本件特許発明は公然実施をされ，公知となっていたものというべきである。
(2)　平成１３年の公然実施を理由とする無効主張（前記第３，２における被告らの主張(2)）について
ア　前記１に判示したように，本件特許発明における「外側の苺が解凍された時点で，柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とする」アイスクリームについては，通常のアイスクリームの成分のほか，少なくとも「寒天及びムース用安定剤」を含有することを要するものと解釈すべきであるが，このように解しても，平成１３年商品により，本件特許発明は，特許出願前に公然実施され，公知となっていたものというべきである。イ　前記前提となる事実，乙２０のほか後掲各証拠に弁論の全趣旨を総合すれば，次の事実が認められる。
(ｱ)　被告メイショクは，平成１２年１２月ころ，平成１３年度のお中元の企画を始めていたところ，原告日宏貿易からアイスクリーム充填苺の販売を持ちかけられた。
原告日宏貿易は，当該アイスクリーム充填苺をスーパーマーケット等に向けて「クリームベリー」の商品名で販売するので，被告メイショクは「いちごの雫」の商品名で「クリームベリー」と同一の内容の商品をデパート等に向けて販売して欲しいと，被告メイショクに対して依頼した。
(ｲ)　被告メイショクは，平成１２年１２月から平成１３年１月ころにかけて，高島屋デパート，小田急デパート，伊勢丹デパート等に対して，平成１３年お中元商品として他の商品と共に「いちごの雫」を採用してくれるように働きかけた。被告メイショクの担当者は，伊勢丹デパートを訪れた際に，「いちごの雫」の個包装を５ないし６個と原告日宏貿易から渡されていた「いちごの雫」あるいは「クリームベリー」の外観を写した写真付き企画書を持参し，伊勢丹デパートの担当者にこれを試食してもらい，商品内容や値段の説明をした。なお，他のデパートには写真付き企画書だけで説明した。
そして，高島屋デパート，小田急デパート，伊勢丹デパート等が「いちごの雫」を平成１３年お中元商品として採用する意向を示したので，被告メイショクは，原告日宏貿易から入手していた平成１３年１月１６日付けの本件商品仕様書（乙５）及び財団法人日本食品分析センター作成の平成１２年１２月２８日付けの本件分析試験成績書（乙６）を各デパートに提出した（なお，デパート等において新規の食品を販売する場合，購入希望者に商品内容を説明するほか，消費者等からの苦情や照会に対して適切に対応することができるように，このように商品仕様書等の提出を求められるのが通例のことであった。）。本件商品仕様書には，商品について「製品名クリームベリー，重さ約２０ｇ，入数　２０個入　製品コードＣＢ－３０，製造者　日宏貿易（株），‥‥‥・」と記載され，商品内容について「原材料名（添加物を含む），原料名のメーカー名，産地，添加物の配合目的（用途名），１ロット当たりの仕込量（ｋｇ），配合率（％），原材料に由来する添加物名‥‥‥」などの記載がある。このうち，原材料名とその配合率は，次のとおり記載されている。
１　生クリーム　　　　　　　　　２０．０％
２　砂糖　　　　　　　　　　　　１９．０％
３　加糖練乳　　　　　　　　　　１７．０％
４　マルトリッチ（水あめ）　　　１８．０％
５　脱脂粉乳　　　　　　　　　　　５．５％
６　脱脂濃縮乳　　　　　　　　　　３．９％


７　ダニスコ安定剤　　　　　　　　２．２％
８　GER-7KN　　　　　　　　　　　０．５％
９　寒天　　　　　　　　　　　　　０．２％
１０　ミルクフレーバー　　　　　　　０．１％
１１　水　　　　　　　　　　　　　１３．６％
また，本件分析試験成績書には，依頼者「日宏貿易株式会社」，検体名「クリームベリー」と記載されている。
(ｳ)　その後の打合せの結果，原告日宏貿易から「いちごの雫」を消費者へ配送する際にはヤマト運輸を使用することとし，各デパートが顧客から注文を受けると，その出荷伝票を各デパートから原告日宏貿易に直接送付し，これに従い，原告日宏貿易から，ヤマト運輸により，贈答先に配送され，配送後に，原告日宏貿易は，納品書を被告メイショクに提出することとなった（乙８の１及び２，１３）。(ｴ)　日本航空生活協同組合は，商品名を「クリームベリー」（希望小売価格３０００円）価格２７００円とするアイスクリーム充填苺を平成１３年６月１日発行のギフト商品カタログ（乙３）に掲載して販売した。なお，同カタログには，苺の中身をくり抜いた中にアイスクリームが充填されている写真と共に，商品「クリームベリー」の説明として，「とれたての，完熟したとよのかいちごの芯をくり抜き，その中には北海道産の生クリームと練乳を贅沢に使用したプレミアムミルクアイスクリームを閉じこめ急速冷凍しました。とよのかいちごの爽やかな酸味とコクのあるアイスクリームの味わいが溶けあう，見た目にも楽しいデザートです。」と記載されている。
また，同時期ころ，高島屋デパートは，商品名「いちごの雫」＜ＣＢ－３０＞を，価格３０００円でお中元商品カタログ（乙４）に掲載して販売した。(ｵ)　原告日宏貿易は，平成１３年６月３日から同年７月１５日までの間に，伊勢丹デパートの顧客からの注文に基づき，３００５個の「いちごの雫」を直接贈答先に送付した（乙８の２）。
ウ(ｱ)　上記イにおいて認定した事実によれば，被告メイショクが，平成１３年お中元商品としてデパート等に販売を申し出るために，デパート等に示した「いちごの雫」あるいは「クリームベリー」の外観を写した写真付き企画書には，本件公報の【図１】と同様の構成が示されており，また，同様に，デパート等に渡した本件商品仕様書等には本件明細書に示された本件特許発明の実施品（本件公報６欄７行ないし２０行参照）と同一の配合組成が示されていることが認められる（本件商品仕様書における「ダニスコ安定剤」が，本件明細書における「ムース用安定剤（CREMODAN（登録商標）MOUSSE301]：商品名，ダニスコカルタージャパン株式会社製）」に該当することは明らかである。）。
そうすると，遅くとも，被告メイショクにより本件商品仕様書等がデパート等に示された時点で，本件特許発明は公知（特許法２９条１項１号）となったというべきである。
(ｲ)　また，特許法２条３項１号は，発明の「実施」について，「その物の生産，使用，譲渡等‥‥‥又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。）をする行為」がこれに該当すると規定しているところ，被告メイショクが，平成１２年１２月から平成１３年１月ころの間に，平成１３年お中元商品として採用してもらうために，「いちごの雫」を伊勢丹デパートに持参し，これを担当者に試食してもらったことは，同号にいう「譲渡等の申出」あるいは，「譲渡等のための展示」に該当するというべきである。
したがって，本件特許発明は，その出願日である平成１３年６月６日より前に公然実施されていた（同法２９条１項２号）というべきである。(ｳ)　この点，原告らは，「いちごの雫」や「クリームベリー」をお中元商品として採用してもらうために，試食用として顧客に持参したことはなかった旨主張するが，被告メイショクにおいてデパート向けギフト用品販売を担当する営業課長山下一彦は，陳述書（乙２０）において，平成１２年１２月から同１３年１月までの間に伊勢丹デパートに「いちごの雫」の個包装を持参して，担当者に試食してもらい，本件商品仕様書等を各デパートに提出した旨を明確に述べているものであり，同人の陳述書は，自ら当該商品の売り込みを担当した者の陳述として細部にわたって詳細に事実関係を述べるものであり，内容的に十分信頼できるものであるし，また，デパートに対して新規に商品を売り込む場合，特に食料品を販売する場合には，試食用商品を持参することは一般の商取引において行われていることに照らしても，同陳述書の内容は十分措信できるものであり，この認定を覆すに足りる証拠は存在しない。
また，原告らは，原告日宏貿易と被告メイショクは，製造元と卸売業者の関係にあったものであるから，取引商品の技術内容を営業秘密として尊重することは当然であり，原告日宏貿易が，本件商品仕様書等を被告メイショクに開示したことにより公知となったとはいえない旨も主張する。原告らのこの主張は，被告メイショクが本件商品仕様書等をデパートに開示したことは原告日宏貿易の意に反してされたものとして新規性喪失の例外に該当する趣旨をいうものと善解することができる。
しかし，原告日宏貿易は，デパート等における取り扱い商品として「いちごの雫」等を採用してもらうように売り込みを依頼するために，被告メイショクに対し，本件商品仕様書等を交付したものであり，原告日宏貿易と被告メイショクとの間で，本件商品仕様書等を秘密事項として第三者に開示しないことを約していたことはあり得ないものであり，むしろ，被告メイショクは，当時の原告日宏貿易の依頼の趣旨に沿って本件商品仕様書等を各デパートに開示したものと認めるのが相当である。
したがって，被告メイショクが本件商品仕様書等をデパート等に開示したことにより，本件特許発明は公知となったというべきである。(ｴ)　加えて，乙８の２によれば，遅くとも平成１３年６月３日には，伊勢丹デパートの顧客からの注文に基づき，原告日宏貿易は贈答先に「いちごの雫」を出荷したことが認められるから，本件特許発明は，特許出願（平成１３年６月６日）前に既に公然実施されていたものというべきである。
(3)　まとめ


平成１６年（行ケ）第４９１号　審決取消請求事件
平成１７年３月２日口頭弁論終結
判　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　　X
訴訟代理人弁理士　　酒井正己
同　　　　　        加々美紀雄
同　　　　　        小松　純
同　　　　　        小松秀岳
被　　　　　告　　特許庁長官　小川洋
指定代理人　　    　藤　正明
同　　　　　　　　　内藤弘樹
同　　　　　        宮下正之
主　　　　　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
(1)特許庁が不服２０００－１２７４１号事件について，平成１６年９月２８日にした審決を取り消す。
(2)訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，平成１１年１月１４日，意匠に係る物品を「花壇用ブロック」とし，その形態を別紙審決書添付の別紙第１「本願の意匠」記載のとおりとして，平成１１年意匠登録願第７４８号の出願（以下「本件出願」といい，これに係る意匠を「本願の意匠」という。）をした。
特許庁は，平成１２年７月６日，本件出願の登録について拒絶査定をした。原告は，平成１２年８月１１日，この拒絶査定について不服の審判を請求し，特許庁は，これを，不服２０００－１２７４１号事件として審理した上，平成１６年９月２８日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同年１０月７日，その謄本を原告に送達した。
２　審決の理由
審決の理由は，別紙審決書のとおりである。要するに，本願の意匠は，その意匠登録出願前に，その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が，日本国内又は外国において公然知られた形状，模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められ，意匠法３条２項の規定に該当し，意匠登録を受けることができない，というものである。
３　審決が認定した本願の意匠の形態
「（１）全体の形状を正面視横長凸字状とし，（２）その表面に上部に２個，下部に３個のレンガ積み模様を呈するように，目地部に相当する部分を細溝で形成
しているもの」
第３　原告主張の審決取消事由の要点
審決は，本願の意匠の認定を誤り，その結果，意匠法３条２項の判断（創作容易性）を誤ったほか，新たな引用例を用いたことについて，原告に何ら意見を申し述べる機会を与えないという手続違背を犯したものであるから，違法として取り消されるべきである。
１【本願の意匠の認定の誤り】
本願の意匠に係る物品（花壇用ブロック）は，ブロックの上下若しくは左右を交互に逆にして組み合わせ，直線延長，後（前）方屈曲延長できるばかりでなく，上（下）方に向かって屈曲させて三次元的にも配列し得る，特殊な形態を有している。このような形態を現出するために，切欠空間及び突出部をそれぞれ同じ大きさにした，というのが，本願の意匠の設計原理である。また，本願の意匠は，ブロックの正面に５つのレンガ模様が等しく浮き上がるように配してある。そのため，ブロックの寸法としては，切欠空間と概念的に同じ大きさの立方体を上部に４個，下部に６個結合させた形となっている。単に，正面視横長凸字状という曖昧な表現をされるものでもない。しかしながら，審決は，本願の意匠に係る物品が複数組み合わされて使用されるということを考慮せず，上記のような本願の意匠の形態上の特徴を看過している。
２【意匠法３条２項（創作容易性）の判断の誤り】


審決は「・・・本願の意匠は，（１）の全体形状（判決注・甲第３号証記載の物品の形状を指す。）に（２）の手法（判決注・甲第４号証及び第５号証に記載された手法を指す。）により，単に上部に２個，下部に３個のレンガ積み模様を呈するように，細溝で形成して表した程度にすぎないものであるから，何ら創作力を要しないものであり，当業者であれば容易に想到し得る形態であるといわざるを得ない。」とし，さらに「・・・本願の意匠は，これ（判決注・甲第６号証及び第７号証記載の従来例を指す。）に基づいて，横長長方形状のレンガ模様を呈するように，単に上部に２個及び下部に３個結合して，上下部ともに横長長方形状に形成したものであり，拒絶の理由で挙げた引用意匠１（判決注・甲第３号証記載の物品の意匠を指す。）の縦・横・奥行きの構成比を上記立方体の結合からなるブロックのように単に変更して表した程度にすぎないものであるから，この点も本願の意匠独自の創作として格別評価するほどの創作力を要したものといえないものである。」（審決書３頁）としている。しかし，この判断は誤りである。(1)特許庁の審査基準には「創作容易な意匠というためには，当業者にとってありふれた手法によって創作されたという事実を要する。したがって，意匠法３条２項の規定により拒絶の理由を通知する場合は，原則，当業者にとってありふれた手法であることを示す具体的な事実を出願人に提示することが必要である。」と記載されているのに，審決では，そのような事実は何ら提示されていない。(2)甲第３号証（公開実用昭和５２－１２８３０２号公報）に係る物品は，土留構造物であり，これは，主に法面の土留めとして用いられる物品である。本願の意匠に係る花壇用ブロックとは用途が異なる。審決は，それに，甲第４号証（公開実用平成１－１２５０４２号公報）の縁石ブロックや甲第５号証（公開実用昭和６０－８９３３１号公報）の煉瓦インテリヤブロツクにおけるレンガ模様を形成する手法を適用して創作容易性の検討をしており，これは，不適切である。(3)前記のとおり，審決は，「本願の意匠は，これに基づいて，・・・縦・横・奥行きの構成比を上記立方体の結合からなるブロックのように単に変更して表した程度にすぎない」としている。しかし，以下のとおり，本件の引用例からは，本願の意匠の縦・横・奥行きの構成比（以下，単に「本願の意匠の構成比」という。）は出てこない。
ア　１で述べたとおり，本願の意匠の構成比は，三次元的配列を可能にするという設計原理から生まれたものである。
しかし，甲第３号証ないし第７号証のいずれも，本願の意匠の特徴である三次元的配列を可能とする意匠（切欠空間と同じ大きさの立方体を上部に４個，下部に６個結合させた形）を開示するものはない。したがって，これらから，本願の意匠の構成比は容易に創作されない。
イ　甲第３号証記載の物品の形状（以下，単に「甲第３号証の意匠」という。）は，それに明記されている奥行きを考慮すると，本願の意匠の構成比が得られるものではない。その切欠空間は立方体ではなく，直方体状になるはずである。ウ　甲第６号証（実開平３－２１４０３号公報）において，ブロックの厚みについては言及されておらず，同号証は立方体を結合するという発想の意匠を開示するものではない。また，本願の意匠の設計原理である三次元的配列を開示するものでもない。
正面に等しい５つのレンガ模様を形成することも不可能である。エ　甲第７号証（特開平９－７８７２３号公報）記載の物品の形状は，その使用態様を見ると，立方体を集積したものとなることが想定されているとはいえない。その高さ方向の長さは不問である（例えば，高さ方向の長さを全て２分の１にしてもよい。）。同号証において，立方体の集積として表示されているのは，単に，そのようにした方が商品としての寸法バランスがよいからと考えたためと思われる。
また，同号証は，三次元的配列を開示するものでもなく，レンガ積み模様を形成することも不可能である。
(4)ある意匠の複数の特徴的部分について，それぞれ，物品の異なる公知意匠を際限なく引用して，どんなに創作性のある意匠であっても創作性なしとしてしまうのは妥当でない。
レンガ積み模様自体は古くから多用されているものの，文字通り一つずつレンガを積み重ね又は敷き並べることは相当の技能と手数を要する。そのため，本願の意匠の属する分野の製品である，複数のレンガを積み又は敷いたような外観になる単位ブロックが存在する。そして，この製品分野においては，「配列の自由性」及び「仕上がり外観をいかに本物のレンガ積みに近づけるか」という観点から，単位ブロック内の仮想レンガの配置方法を考案するものであり，そこに，この種意匠の創作性がある。
本願の意匠は，三次元的配列を実現するため，正面視横長凸字状，等しい５つのレンガ積み模様及び立方体の組み合わせを，不可分の構成要素とするものである。各構成要素に似た形状を開示する例が個別にあるとしても，それらを引用したのみでは，「当業者にとってありふれた手法により」創作できたとすることはできない。
(5)本願の意匠と同様にブロックの一面に５つのレンガ模様が形成され，かつ屈曲配列できる花壇用ブロックに係る意匠が登録されている。特許庁の審査は一定の基準に即して行われるべきであるから，本願の意匠も登録されるべきである。
３【意匠法５２条・特許法１５３条２項違反】
審決は，立方体を結合したブロックの形態として甲第６号証及び甲第７号証を挙げている。
ブロックの形態として立方体を結合してあるという点は，本願の意匠の本質に関わるものである。しかるに，原告は，この甲第６号証及び第７号証について，何ら意見を申し立てる機会を与えられていない。これは，意匠法５２条が準用する特許法１５３条２項に違反する。
第４　被告の主張
１【本願の意匠の認定の誤り】に対して
本願の意匠は，全体としてみれば，表面に，目地部に相当する部分として細溝を形成してレンガ積み模様を表しているため，横長直方体状のレンガを上部に２個，下部に３個積んだようにした，正面視横長凸字状と認識するのが自然である。原告の主張するように，立方体を上部に４個，下部に６個積んだ形状と認識するのは無理がある。
なお，審決は，本願の意匠の構成比の創作容易性を検討している。２【意匠法３条２項（創作容易性）の判断の誤り】に対して(1)特許庁の審査基準は「原則・・・出願人に提示する・・・」と定めているものである。当業者にとってありふれた手法であれば，例を示すまでもなく知っていると認められるから，具体的な事実をすべて示さなければならないというものではない。


(2)本願の意匠は，花壇用ブロックであり，これは，土木構築用品分野に属するものである。
甲第３号証の物品が，本願の意匠に係る物品と使用場所が異なるとしても，ともに屋外で使用され，土留め等を使用目的とする土木用品であるから，共通する分野に属するといえる。これを創作容易性の判断の資料とするのは妥当である。
(3)甲第３号証，第６号証及び第７号証に開示されている意匠についての原告の理解は，適切でない。
ア　甲第３号証の意匠は，一定の厚みを有するものであり，それは本願の意匠の厚みと格別かけ離れたものではない。
イ　甲第６号証には，そのブロックの厚みが具体的に表現されており（第４図），その厚みは，切欠空間の長さと同じであると認識するのが相当である。ウ　甲第７号証には，実際に，立方体を結合して凸字状としたブロックが記載されており，このブロックは，敷設可能なものである。甲第７号証は，立方体を結合したブロックの例として引用したものであり，それ自体に，レンガ積み模様を形成できるか否かは関係がない。(4)本願の意匠の創作容易性を肯定する理由は，次のとおりである。本願の意匠に係る花壇用ブロックの属する土木構築用品分野において，ブロックの形態として，それを左右，前後，上下に組み合せられるように，立方体を基本単位としてそれらを複数個組み合せたものとすることは，本件出願当時周知であった。本願の意匠と厚みは異なるものの，全体の正面視形状が近似するもの（凸字状）もあった。
したがって，ブロックの三次元的配列から得られると原告が主張する本願の意匠の構成比も，当然ごくありふれたものとなる。そして，甲第３号証の物品の構成比も，本願の意匠のそれとかけ離れたものではなく，わずかに変更すれば前記ごくありふれた構成比になるものであり，その程度の変更を当業者が容易に推考できることは明らかである。
また，意匠の創作容易性の判断においては，公然と知られた各構成要素（形態）に基づいて当業者が容易に創作をすることができたかどうかが重要であって，それら構成要素の数に直ちに影響されるものではない。３【意匠法５２条・特許法１５３条２項違反】に対して審決は，甲第６号証及び第７号証を，意匠法３条１項の新規性の判断の引用意匠にしているものではなく，本願の意匠の構成比，すなわち立方体を基本単位としてそれを複数個結合した形状の構成比が，ありふれた，周知のものであることを示すための一例として挙げたものである。そして，周知のものである以上，当業者は当然了知しているものであるから，原告に提示して，意見を述べる機会を与えなければならないものではない。
第５　当裁判所の判断
１【本願の意匠の認定の誤り】について
甲第２号証によれば，審決が認定するとおり，本願の意匠は，レンガ積み模様を呈するように細溝を形成しており，そのため，上部に２個，下部に３個の直方体状のレンガを積み重ねたような形状を有するものであって，全体の形状として正面視横長凸字状にみえるということができるから，この点の審決の認定そのものに誤りはない。
もっとも，審決の上記認定には，原告の主張する本願の意匠の形状，すなわち三次元的配列ができるように（なお，本願の意匠の意匠登録願（甲第２号証）には，原告が主張する配列のうち，上下方向のものを示す図はない。），凸字状の右上部及び左上部の切欠空間と，左下部及び右下部の突出部分を等しい大きさのものとし，切欠空間と概念的に同じ大きさの立方体を上部に４個，下部に６個結合させた形状であることは含まれていない。
しかし，審決は，原告の意見書（甲第９号証）の主張を受けて，請求人の主張として「（ア）本願に係る「花壇用ブロック」は，・・・上下左右に屈曲配列することができるのに対して，・・・」（審決書２頁）と摘示した上で，「請求人主張の（ア）の点については，本願の意匠のように上下左右に屈曲配列することができるのは，複数個の立方体を結合して構成されている必要があるが，上部に１個，下部に３個の立方体を結合して全体形状を凸状としたブロックが，本願の出願前に，広く知られていることから（例えば，公開実用新案公報所載の実用新案出願公開平３－２１４０３号（判決注・甲第６号証）第４図に従来例として示されている「組み合せブロック」，公開特許公報所載の特開平９－７８７２３号（判決注・甲第７号証）第１図～第８図の「凸型コンクリートブロック」。）」（同３頁）として，続けて前記第３の２の冒頭後段において引用されたとおりの説示をしている。すなわち，審決は，本願の意匠が，原告が主張する三次元的配列を可能にするためのものであることと，そのために立方体を組み合せた形状からなる特定の構成比を持つ必要があることを前提に，その創作容易性の判断をしているのである。したがって，原告の主張するとおりに本願の意匠の認定をしていないことは，それ自体としては創作容易性の判断の誤りをもたらすものとはいえないから，原告の主張は採用できない。
２【意匠法３条２項（創作容易性）の判断の誤り】について(1)甲第３号証の意匠は，土留構造物についての実用新案に係るものであり，甲第４号証は縁石ブロックに係る公開実用新案公報（この公報には「この考案は，花壇まわりをかこう，１段積の連結する土留用縁石ブロックに関するものである。」（１頁）との記載がある。），甲第５号証は煉瓦インテリヤブロツクに係る公開実用新案公報（この公報には「本考案は・・・花壇等の周り縁を素人でも容易に構築し得ることを特徴とするものである。」（２頁）との記載がある。）である。
甲第３号証ないし第５号証は，いずれも，土留めに用いるブロックに関するものであるという点で，製品の分野が共通するといえる。したがって，各公報で想定されている用途が多少異なるとしても，土留めブロックの意匠を創作しようとする当業者が，これらのものを相互に参酌するのは自然なことである。審決が，甲第３号証に，甲第４号証及び第５号証の手法を適用する形で創作容易性の検討をしたことは，適切さに欠けるものではない。
そして，甲第３号証の意匠に係る物品の用途を花壇用ブロックとしつつ，それに，美感を高める見地から甲第４号証及び第５号証に係るレンガ積み模様を付与することは，容易に創作できることといえる。


(2)本願の意匠の構成比を備えさせることの創作容易性について検討する。ア　本願の意匠に係る製品分野に限らず，横長凸字状という形状そのものは，ありふれたものである。また，凸字状の形態のものを，複数個を積み重ね，あるいは並べて用いる場合に，原告のいう三次元的配列（上下を交互に逆さまにして組み合わせて直線状に配置する，前後方向に屈曲配置する，あるいは上下方向に屈曲配置する，という３種類の配列）をするということは，当業者はもちろんのこと，そうでない一般の人でも，極めて容易に思いつく，公知の事実ともいえると認められる（現に，甲第７号証の図５には，上記直線状の配列や前後方向への屈曲配列の例が開示されている。）。そして，この公知の三次元的配列を，凸字状の土留めブロックに適用することに，何ら阻害事由はない。
イ　原告のいう三次元的配列のように，凸字状のブロックを積み重ね，並べる場合に，正確に直線上に延ばせず，あるいは前後方向ないし上下方向に９０度屈曲させられず，また突出した部分やへこんだ部分があると，美感を損ねることがあるから，そのようなことがないように各部の寸法を調整することは，当業者が当然なすことであるといえる。そして，凸字状の物体（ブロック）を上記のとおり三次元的に配列するに際し，接合させるのは凸字状の右上ないし左上の切欠空間と，左下及び右下の突出部であるから，これらを同一の大きさの立方体とすれば，切欠空間にぴったり突出部が収まることになって，出っ張りやへこみもなく，接合の方向次第で，きちんと直線状に延ばせ，あるいは前後方向ないし上下方向に正確に９０度屈曲させられるということは，当業者であれば容易に思いつくことであると認められる。実際に，甲第７号証には，凸字状のブロックでそのような切欠空間及び突出部を持つものが開示されている（甲第７号証は凸型コンクリートブロツクに係る公開特許公報であり，同公報には「本発明はコンクリートブロックで構築する塀，防火構築物の外壁の耐震性を高め，壁面に凹凸を設け草花による緑化を可能にするコンクリートブロックに関するものである。」（１頁左欄），「その他本発明の凸型コンクリートブロック（１）を一列に並べるだけで露地花壇の縁枠ができ，平面に敷き詰めることにより街の歩道を簡単に構築することができる効果がある。」（４頁右欄）との記載がある。甲第７号証の物品は，甲第３号証ないし第５号証の物品と製品分野が共通するものであり，甲第３号証の意匠の改変に際し参酌できることは明らかである。）。
そして，横長凸字状のブロックの上の部分の長さを切欠空間４個分，下の長さを６個分とすることは，一つのブロックの長さをどの程度のものにするかという観点から，当業者が適宜設定し得ることに過ぎない（その長さがどのようなものであっても，上記切欠空間及び突出部が，等しい大きさの立方体であれば，原告のいう三次元的配列は可能である。）。
以上のとおりであるから，甲第３号証の意匠に，本願の意匠の構成比を備えさせる創作は容易である，と認められる。
ウ　原告は，甲第３号証及び第７号証の実際の形状及び意図された形状をもとに，本願の意匠の三次元的配列や構成比が，それらから出てこない旨主張する。しかし，三次元的配列が極めて容易に思いつくものであること，その発想に基づく構成比も容易に創作できることは，上記のとおりである。甲第３号証の意匠それ自体が，本願の意匠の構成比を備えていないとしても，そのことは問題とならない。本件で問題となるのは，それに当該構成比を備えさせる創作の容易性だからである。
甲第７号証のブロックが，使用態様上その高さ方向の長さが不問とされるものであったとしても，そのことは，現に同号証に立方体を結合させたと認められる凸字状のブロックが図示されている以上，問題となるものではない。また，それが，レンガ積み模様を呈することができないものであるとしても，立方体を結合させたものであると認識することの支障となるものではない。(3)以上述べたとおり，本願の意匠は，甲第３号証の意匠を出発点として，これに美感の見地から周知のレンガ積み模様を付与することとし，次に，公知ともいえる発想である凸字状ブロックの三次元的配列を可能にするために，切欠空間及び突出部の寸法を変更し，当業者が適宜なす長さの設定をしたというものであるから，当業者が容易に創作できたものであるといえる。
審決も，その説示によれば，単に公知の形態を個別に引用しただけではなく，上記のとおり，ブロックにおける凸字状の形態の周知性，レンガ積み模様の周知性とその適用を検討し，これを肯定した上で，原告の主張する三次元的配列を可能にするための形状の周知性を認定し，それに基づき本願の意匠の構成比となるよう変更することは容易である，としているものであり，三次元的配列を思いつくことの容易性については明言していないものの，それは引用例に言及するまでもないありふれた手法であるとして，当然の前提としていると思われるから，その本願の意匠の創作容易性の論理構成は，本判決のものと同趣旨と理解できる。そして，これは，本願の意匠を当業者がありふれた手法により創作できたとするための具体的な事実に十分該当するものといえる。
なお，審決は，土留め用の凸字状ブロックを基にして，これに，細溝によりレンガ積み模様を呈する土留めブロックの引例と，構成比の微調整をするための立方体を結合させた形態のブロックの２種類の実例を挙げているに過ぎず（なお，この２種類の実例は，後記のとおり，周知の形状を示すものとして例示されているに過ぎない。），これをもって，際限なく公知の引例を用いているとはいえない。これらの物品が異なる分野のものでないことは，既に述べたところから明らかである。
したがって，意匠法３条２項の判断の誤りをいう原告の主張も，採用できない。
(4)なお，原告が挙げる甲第１９号証及び第２０号証の花壇用土留めブロックは，レンガ積み模様を呈する部分が，単なる細溝部ではなく，八角錐台様の形状をしており，また，そのレンガ積み模様を呈し凸字状に見える面が正面になるようにした場合の，奥行き方向の寸法と，幅や高さ方向との寸法の比が，本願の意匠のそれと比較してずっと大きい（奥行き方向の寸法が長い）ものである。本願の意匠とは形状が大きく異なるから，それらが登録されたことは，本件の判断の参考になるものではない。


主          　　　文
１　本件控訴を棄却する。
２　控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　控訴人
(1)　原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
(2)　被控訴人らの請求を棄却する。
(3)　訴訟費用は第１，２審とも被控訴人らの負担とする。
２　被控訴人ら
主文同旨
第２　事案の概要
１　本件は，平成１１年１２月１７日午後９時３５分ころ，控訴人が，勤務先会社の忘年会の会場から，別途手配の送迎バスに乗り切れない部下ら６名を同乗させて控訴人所有の自家用普通乗用自動車（以下「控訴人車」という。）を運転中，湾曲する見通しの悪い道路で運転操作を誤り，カーブを曲がり切れずに同車両を横転させ，路上を滑走させた上，対向車の前部及び道路右手の土手等に激突させる事故を起こし（以下「本件事故」という。），同乗者の一人であったＡを死亡させたとして，Ａの夫である被控訴人Ｂ並びにＡの父である被控訴人Ｃ及び母である被控訴人Ｄが控訴人に対し，それぞれ不法行為に基づく損害賠償請求として，以下のとおりの損害の賠償を求めた事案である。
(1)　被控訴人Ｂ
ア及びイの合計４６４８万７６９８円及びこれに対する不法行為の日である平成１１年１２月１７日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金ア　(ア)から(エ)の合計９３７３万１５４７円から既払額３０００万円を控除した残額６３７３万１５４７円のうち，被控訴人Ｂの法定相続分（３分の２）に相当する金額４
２４８万７６９８円
(ア)　Ａの逸失利益　６１９３万１５４７円
(イ)　同人の慰謝料　　２４００万円
(ウ)　葬儀費用　　　　　１５０万円
(エ)　弁護士費用　      ６３０万円
イ　被控訴人Ｂ固有の慰謝料　４００万円
(2)　被控訴人Ｃ及び同Ｄ（各自）
ア及びイの合計１１６２万１９２４円及びこれに対する不法行為の日である平成１１年１２月１７日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金ア　上記(1)ア記載の残額６３７３万１５４７円のうち，被控訴人Ｃ及び同Ｄの各法定相続分（各６分の１）に相当する金額１０６２万１９２４円
イ　被控訴人Ｃ及び同Ｄ固有の慰謝料　各１００万円
２　原審は，次の限度で各被控訴人の請求を認容し，その余の各請求を棄却したところ，これを不服とする控訴人が本件控訴に及んだ。
(1)　被控訴人Ｂ
ア及びイの合計２９４３万８５１２円及びこれに対する平成１１年１２月１７日から支
払済みまで年５分の割合による遅延損害金
ア　(ア)から(エ)の合計６９６５万７７６８円から既払額３０００万円を控除した残額３９６５万７７６８円のうち，被控訴人Ｂの法定相続分（３分の２）に相当する金額２
６４３万８５１２円
(ア)　Ａの逸失利益　４３９５万７７６８円
(イ)　同人の慰謝料　　２０００万円
(ウ)　葬儀費用　　　　　１５０万円
(エ)　弁護士費用　      ４２０万円
イ　被控訴人Ｂ固有の慰謝料　３００万円
(2)　被控訴人Ｃ及び同Ｄ（各自）
ア及びイの合計７６０万９６２８円及びこれに対する不法行為の日である平成１１年１２月１７日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金ア　上記(1)ア記載の残額３９６５万７７６８円のうち，被控訴人Ｃ及び同Ｄの各法定相続分（各６分の１）に相当する金額６６０万９６２８円
イ　被控訴人Ｃ及び同Ｄ固有の慰謝料　各１００万円
３　本件についての当事者双方の主張及び当事者間に争いのない事実等は，次のとおり原判決を付加訂正するほか，原判決「第２　主張」に記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)　原判決２頁１４行目冒頭から１６行目末尾までを次のとおり改める。「(オ)　事故態様　控訴人は，ａ郡ｂ村方面からｃ市ｄ町方面に向かって，走行速度が時速５０キロメートルに制限されている道路を時速約８０キロメートルで走行中，左に湾曲する見通しの悪い道路で運転を誤り，カーブを曲がりきれずに控訴人車を対向車線に進出させ，進路を元に戻そうと急ハンドルを切ったところ同車両を横転させ，路面を滑走させた上，対向車の前部及び道路右側の土手等に衝突させた。
この事故により，控訴人が，勤務先会社の忘年会の会場から同乗させていた，別途手配の送迎バスに乗り切れなかった部下ら６名のうち２名が死亡，控訴人，自車の同乗者及び対向車の運転者等５名が重軽傷を負った。
本件事故から２時間後に実施された飲酒検知検査の結果，控訴人の呼気１リットル中０．１５ミリグラムのアルコールが顕出された。」(2)　同３頁２３行目末尾に，行を改め，次のとおり付加する。「(エ)　これに対し，控訴人は，Ａが定年まで死亡当時の勤務先会社とどまるか否かは不確実であること，被害者が男性の場合に実収入が男子労働者の平均賃金に達していない場合にも，全労働者の賃金センサスではなく，男子賃金センサスを使用していることとの権衡等に鑑み，Ａの逸失利益の算定については，平成１１年の女性労働者全年齢平均賃金を用いるのが相当である旨主張して，被控訴人らの主張を争う。」
(3)　同５頁８行目末尾に次のとおり付加する。


「上記のとおり，本件事故から２時間経過後の時点で，控訴人の呼気１リットル中に０．１５ミリグラムのアルコール分が検出されたことからすると，本件事故直前の呼気中のアルコール濃度はさらに高い数値であったはずであり，飲酒は控訴人の言動・顔色等身体に外形的な影響を及ぼしていたはずである。だからこそ，警察も本件事故後に控訴人について飲酒検知を行っているのである。また，一般的に言っても，忘年会において飲酒を切り離すことは考え難い。したがって，Ａは，控訴人が飲酒していた上で控訴人車を運転すること，すなわち事故発生の危険性が高いことを認識しながら，または少なくとも認識し得る状況で，控訴人車に同乗したと考えるべきである。」
第３　当裁判所の判断
１　当裁判所も，控訴人の請求は原判決が認容した限度で認容すべきものと判断するが，その理由は，以下のとおり原判決を付加訂正するほかは，原判決「理由」に記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)　原判決６頁６行目冒頭から１９行目末尾までを次のとおり改める。
「(1)　Ａの逸失利益
ア　前記（引用に係る原判決（付加訂正後のもの））「主張」(1)エないしカの事実及び先に認定した事実に弁論の全趣旨を総合すると，次のとおり認められる。
Ａは，本件事故当時２２歳の健康な女子で，高校卒業後，Ｅ株式会社に就職し，結婚後も同社において勤務を継続していた。本件事故当時，Ａは，上記会社において男性と区別のない賃金を得ていたところ，平成１１年の給与所得は，３０２万２４１６円であり，これは，賃金センサス平成１１年第１巻第１表（以下「平成１１年の賃金センサス」という。）中，産業計・企業規模計・全労働者の年齢別（満２０歳から２４歳）の平均賃金（年収）３０３万８７００円にはわずかに及ばないものの，その差はわずか１万６２８４円にとどまり，同女性労働者の年齢別（満２０歳から２４歳）平均賃金（年収）２８４万４１００円をはるかに上回っている。なお，同全労働者・全年齢の平均賃金（年収），同女性労働者・全年齢の平均賃金（年収）は，それぞれ４９６万７１００円，３４５万３５００円である。
イ　被控訴人は，Ａの逸失利益の算定に当たり，男女を併せた全労働者の平均賃金を基礎収入とすべきである旨主張し，これに対し，控訴人は，女性労働者の平均賃金をその基礎とすべきである旨主張して争うので，以下この点について判断する。
有職者の逸失利益は，従前，死亡前の現実の収入を基礎として算定することを原則とし，その現実の収入が死亡当時における男女別の学歴計・全年齢平均賃金を下回るときは，同平均賃金を得る蓋然性が認められる場合，同平均賃金を基礎収入として推計する例が多い。特におおむね３０歳未満の若年者については，年齢，職歴，実収入額と平均賃金との乖離の程度・原因等を考慮の上，後者が採用される例が多かったということができる。そして，後者において，男女別の平均賃金が採用されてきた理由は，現に男女間の賃金格差が存在し，その格差が容易に解消ないし縮小しない以上，これが逸失利益に反映すること自体はやむを得ないとの考え方に基づくものと考えられる。
しかしながら，確かに，賃金センサスに示されている男女間の平均賃金の格差が，ある面で，現時点における現実の労働市場の実態を反映していることは否定しがたいとしても，本来，人が有する労働能力は，個人による差はあるとしても，性別に由来する差が存在するわけではなく，現実に存在する上記のような格差は，男女間の役割分担についての従来の社会通念の下において，女性が家事労働（育児のための負担を含む。）の負担との関係で，男性に比べて相対的に就労期間や労働時間の制約を受けやすく，したがってまた就労可能な職務内容も制約される場合が多かったことに由来するものというべきである。
しかし，近時の法制度や社会環境，意識の変化等，女性の就労環境をめぐる動向に鑑みれば，通常の能力と意欲があれば，女性であっても，全労働者の平均賃金程度の収入を得ることは，さほど困難ではない環境が整いつつあり，また，そのような趨勢自体が将来変わるとも考えられない。そして，そのような状況の下では，若い女性が婚姻後も就業を継続し，実際に男女格差のない，しかも当該年齢に応じた全労働者平均賃金に近い賃金を得ておれば，将来的にも，全労働者平均賃金と同等の賃金を得，同等の就労可能年数労働を継続することについて特段の支障も認められない。それ故，様々な個体差の中で性差のみに着目して基礎収入を算定することには，もはや合理的な理由は見出しがたいというべきである。したがって，本件においては，全労働者の平均賃金を基礎収入としてＡの逸失利益を算定するのが合理的であり，損害の公平な分担という観点からみても，このように解することによって，過大な逸失利益を認定することにはならないというべきである。
ウ　以上のとおり，Ａの逸失利益については平成１１年の全労働者・全年齢の平均賃金（年収）４９６万７１００円を基礎収入とすべきであり，生活費控除割合については，Ａの夫控訴人Ｂにおいても就労していることや両者間に子がないこと等諸般の事情を考慮して５０パーセントと認めるのが相当である。これに，中間利息の控除についてライプニッツ方式（同係数１７．７７４（就労可能年数４５年））を用いて算定すると，Ａの逸失利益は，下記計算式のとおり，４４１４万２６１７円となる。
計算式・4,967,100×(1-0.5)×17.774=44,142,617.7」(2)　同７頁２行目冒頭に次のとおり付加する。
「本件事故当時の飲酒量及び飲酒による影響については，控訴人自身，飲酒量は，全体としてせいぜいビールを杯５，６杯分程度であり，運転には影響なかった
としているところであって（乙３の３５等），」
(3)　同７頁８行目冒頭から末尾までを次のとおり改める。「被控訴人らが，本件事故に基づく損害に対する賠償として３０００万円を受領していることは，当事者間に争いがないところ，被控訴人らは，これを相続分にしたがって受領したものと認める。したがって，被控訴人Ｂの受領額は２０００万円，被控訴人Ｃ及び同Ｄの受領額は，各５００万円となる。」(4)　同７頁１３行目冒頭から１７行目末尾までを次のとおり改める。
「５　結論
(1)　被控訴人Ｂ　　　２９４３万８５１２円


平成２１年１１月３０日判決言渡
平成２１年（行ケ）第１０１２２号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２１年９月３０日
判決
原告有限会社ハーベイ・ボール
・スマイル・リミテッド
訴訟代   理人弁   護士仲村晋一
被告Ｙ
訴訟代   理人弁   護士金塚彩乃
同唐牛歩
主文
１特許庁が取消２００７－３０１５４１号事件について平成２１年４月２２日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は，被告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１請求
主文同旨
第２当事者間に争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
被告は，指定商品を「第３０類菓子及びパン」とし，別紙「本件商標」のとおり，人の笑顔様図形を上部に，「SMILE&SMILEY」の文字を下部に，それぞれ配した構成よりなる登録第４６２２４７７号商標（以下｢本件商標｣という｡平成８年５月１６日登録出願。平成１４年１１月２２日設定登録）の商標権者である（甲５８）。
原告は，本件商標について，平成１９年１１月２８日，商標法５０条１項所定の商標登録取消審判（取消２００７－３０１５４１号事件）を請求し，平成１９年１２月１４日，予告登録（以下｢本件予告登録｣という｡）がされた（甲５８）。
特許庁は，平成２１年４月２２日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は同年５月８日に原告に送達された。
２審決の理由
審決の理由の概要は，以下のとおりである（別紙審決書写し参照）。（１）被告の本件商標を管理するスマイリー・ライセンシング・コーポレーション（代表者被告。以下｢ＳＬＣ社｣という｡社名変更により現在は「スマイリーワールド・リミテッド」，以下「ＳＷＬ社」という。〔乙１７〕）とＸ株式会社（以下｢Ｘ社｣という｡）は，平成１２年１０月３０日，許諾地域を日本とし，契約の有効期間を契約執行日から４年間とする約定で，本件商標の独占的権利（再許諾権を含む。以下｢本件専用使用権｣という｡）をＸ社のために設定する旨の契約（以下「本件専用使用権設定契約」という。）を締結した（甲５７）。しかし，平成１５年４月２８日にされた専用使用権設定登録上は，期間を「存続期間の満了まで（平成２４年１１月２２日まで）」と記入されている。そして，専用使用権設定登録が抹消されたのは，平成１９年５月９日であった（甲５８）。このような事実経過からすると，専用使用権の設定登録がされた平成１５年４月２８日から，その抹消登録がされた平成１９年５月９日までは，Ｘ社を専用使用権者とする専用使用権が有効に存続していたものと認められる。
（２）株式会社ベストカンパニー(以下｢ベスト社｣という｡)は，本件予告登録（平成１９年１２月１４日）前３年以内である平成１８年に別紙「ベスト社使用商標」のとおりの構成からなる商標（以下「本件ベスト社使用商標」という。）を表示した商品カタログを発行，頒布しており（甲６８の３），平成１５年当時にはベスト社がＸ社に対して本件商標の使用についてのロイヤリティを支払い，Ｘ社はこれをＳＬＣ社に対して報告していた。そうすると，ベスト社は，平成１５年当時から，本件商標の専用使用権の抹消登録がされた平成１９年５月当時まで，引き続いて，専用使用権者であるＸ社との間の通常使用権許諾契約に基づき，ＳＭＩＬＹ関連の商標（本件ベスト社使用商標）を使用して菓子の製造販売をしていたと認められる。そして，本件ベスト社使用商標（別紙「ベスト社使用商標」参照）は，本件商標（別紙「本件商標」参照）と社会通念上同一の商標であると認められる。（３）以上によれば，被告は，本件予告登録前３年以内に，日本国内において，本件商標の専用使用権者であったＸ社から再使用権（通常使用権）を許諾されたベスト社により，本件審判の請求に係る第３０類の指定商品中に含まれる「菓子」について，本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていたことを証明したものということができ，本件商標の登録は，商標法５０条により取り消すことができない。
第３当事者の主張
１取消事由についての原告の主張
（１）ベスト社の本件商標の使用は，通常使用権者による使用ではない。審決は，ベスト社による本件ベスト社使用商標の使用が，専用使用権者であったＸ社から許諾された再使用権（通常使用権）に基づくものであって，本件商標の使用の事実が証明されたといえると判断した。しかし，審決の上記判断は，誤りである。
すなわち，被告の代理人であるＳＬＣ社とＸ社との間の本件専用使用権設定契約は，平成１６年１０月３０日に期間満了により終了した。したがって，Ｘ社は，同日より後，本件商標に係る再許諾の権限を失った。また，Ｘ社は，本件専用使用権設定契約の終了した後，ベスト社に対し，本件商標の使用について再許諾をした事実もない。したがって，平成１６年１０月３０日より後におけるベスト社の本件商標の使用は，無権限者による使用であって，商標法５０条２項所定の「商標権者，専用使用権者又は通常使用権者のいずれか」による登録商標の使用に該当しない。
その詳細は，以下のとおりである。
ア「スマイリー・フェイス」（別紙「ＳＭＩＬＥＹＦＡＣＥ   公式ブランドとマーク」参照）は，１９６３年末に，故ハーベイ・ボールによって米国で創作，著作された（甲１，３，６，１５）。


米国人であるハーベイ・ボールが著作した事実は，①マサチューセッツ州（１９９９年９月２７日）やウスター市（１９９６年７月１０日）等の公的機関により公認されていること（甲５の１，２），②１９９８年２月２８日，元米国大統領候補「ジョン・ケリー」により公言されていること（甲７），③１９９８年９月２４日，アメリカの「７０年代のイメージ」として「米国郵政公社」の「記念切手」に採用されたこと（甲８），④１９９５年に全世界で上演されたアメリカ映画「フォレスト・ガンプ」（トム・ハンクス主演）において「スマイリー・フェイス」が紹介され，同映画が同年のアカデミー賞（６部門）を受賞したこと（甲９），⑤平成１３年４月１２日にハーベイ・ボールが死去した時，全世界の新聞で「スマイルの生みの親」として紹介されたこと（甲１０～１２），⑥アメリカのテレビで数多く紹介されたこと（甲１３）などから認められる。イ他方，被告は，スマイリー・フェイスの創作者，著作者の承諾を得ることなく，スマイリー・フェイスに係る商標権を取得して，利得を図る営業活動を続けている。
被告が，スマイリー・フェイスの創作者ではないにもかかわらず，創作者の承諾を得ずに，商標登録をした事実は，①被告が別紙「本件商標」のような商標登録を最初に出願したのは，ハーベイ・ボールが米国でスマイリー・フェイスを創作した１９６３年より後の１９７１年であること（甲８４の１，２），②被告は，仏国の有名な「フランス・ソワール」紙がキャンペーンで使っていたマークを盗用して，世界各国で，そのマークの「商標登録」をしたこと（甲８５の１～６，甲８６・比較表参照），③米国においては，１９９８年７月１日の「ウォール・ストリート・ジャーナル」紙において，スマイリー・フェイスに関する大論争が生じ，全米１０００以上の新聞で被告が非難されたこと（甲３８，３９），④被告は，平成１０年（１９９８年）８月３日発行の雑誌「ＰｅｏｐｌｅＷｅｅｋｌｙ」誌において，「自分はスマイルを著作してない。単に商標登録しただけである。」旨証言していること（甲４１），⑤被告は，アメリカでウォルマートとの商標紛争に敗れて，スマイルのすべての商標登録を拒絶されていること（甲８０，８１）等から認められる。
ウＸ社は，「スマイリー・フェイス」が１９６３年末米国人ハーベイ・ボールによって創作・著作されたことを知り，平成１０年（１９９８年）２月２日，ハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団と契約を締結し，日本における「スマイリー・フェイス」の「商品化事業」を開始した。Ｘ社は，平成１４年１月１日以降，ハーベイ・ボールや「スマイリー・フェイス」を周知させるため，「ＳＭＩＬＥＹＮＥＷＳ」を約３０回発行し，毎回３万部を配布したり（甲３５，３６），著名人を「名誉スマイル大使」とした各種イベント等を行い，数億円を下らない費用をかけて広報活動を行った（甲１４，３６）。
このように，日本における「スマイル商品化事業」の発展は，ハーベイ・ボールの有する著作権（甲８３）や著作権者の代理人であるＸ社の宣伝活動によるもので，本件商標によるものではない。
エところが，平成９年ころ，被告が来日し，当時の代理人であった株式会社イングラム（以下「イングラム社」という。）と共同で「記者会見」を実施し，「スマイルは自分達が『著作権』及び『商標権』を有している。無断使用は許さない。」と宣言し，また，平成９年２月１１日付け及び同年４月１０日付けの日本経済新聞において，「私を勝手に使わないで！」との全面広告による警告を実施した（甲１６の１，２，甲２０）。そのため，スマイルを使用していた日本の企業約３０社は，被告に対し，商標「使用料」として，合計１億円近い金額を支払った（甲１７，２２，２３）。
イングラム社は，平成１０年，株式会社エフエム東京に対し，「被告及びイングラム社が，詐欺ビジネスを行っている」旨の同社の放送が営業妨害又は信用棄損に当たると主張して，損害賠償等を求める訴訟を提起した。しかし，平成１２年１月１９日，二審（東京高裁）により，被告はスマイルマークの創作者でも著作権者でもなく，スマイルマークの商標権を有しておらず，「『国際的詐欺ビジネスの様相を見せ始めている』と形容することも，あながち不当ではない」などと指摘されて，イングラム社は敗訴した（甲１９，２４）。
新聞等は，被告のビジネスが，判決により「詐欺ビジネスの様相」と表現された旨の報道をした（甲１８）。
同訴訟が契機となり，イングラム社は，平成１１年（１９９９年）１２月３１日，被告との代理人契約を終了させた。
オＸ社が，被告から専用使用権の設定を受けた経緯は，以下のとおりである。
Ｘ社は，既にハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団とのライセンス契約に基づく「スマイル商品化事業」を「文房具」を中心として行っていた（甲４）。しかし，Ｘ社は，イングラム社と被告との上記代理人契約終了によって困窮したライセンシーの混乱を収拾し，Ｘ社が実施してきたハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団をライセンス元とする「スマイル商品化事業」に対する被告からの妨害を排除して，「スマイル商品化事業」を発展させる目的で，平成１２年１０月３０日，被告との間で，本件商標に係る本件専用使用権設定契約を締結した（甲５７）。なお，Ｘ社は，ハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団との間でスマイリー・フェイス商標の使用義務を負う旨のライセンス契約を締結していたことから，被告との間で締結した本件専用使用権設定契約では，本件商標の使用義務を負う内容の契約ではなく，単に本件商標の使用について許諾を受けるとの内容で契約をした。


カＸ社は，ベスト社に対して，以下の内容のサブライセンス契約をした。（ア）平成１５年５月２８日，Ｘ社は，「ＳＭＩＬＥＹＣＯＭＰＡＮＹ」（Ｘ社の別会社・有限会社スマイル・カンパニー［甲９３］。同社はハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団の日本国内の商標権，著作権の管理を行う日本法人である。）の代理人として，ベスト社との間で，「ＳＭＩＬＥＹＦＡＣＥ」商標について，契約期間を同年６月１日から１年間として，ベスト社に再許諾することを含むサブライセンス契約（以下「本件通常使用権許諾契約」という場合がある。）を締結した（甲９４）。同サブライセンス契約における，ライセンス元は，被告ではなく，「本件商標」も，前記「サブライセン契約」において，Ｘ社がベスト社に対してサブライセンスした複数の商標のうちの１つにすぎないので，契約書上は，格別の明示はしていない。
Ｘ社とベスト社とは，平成１６年９月１０日（甲９５），平成１７年６月２４日（甲７０），平成１８年６月１日ころ（甲７８）及び平成１９年６月１日ころ（甲７９），前記サブライセンス契約と同内容で再契約をした。
前記のとおり，Ｘ社と被告との間の本件専用使用権設定契約は，平成１６年１０月３０日に期間満了により終了したが，期間満了後に締結したＸ社とベスト社と前記サブライセンス契約（更新）は，ハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団をライセンス元とする契約であるため，Ｘ社と被告との間の本件専用使用権設定契約の終了によって，影響を受けることはない。また，Ｘ社とベスト社とのサブライセンス契約において，本件商標は，使用許諾をした商標の１つにすぎず，格別の明示はしていないので，再契約においても，契約文言は変更していない。（イ）本件通常使用権許諾契約では，Ｘ社は，ベスト社が新製品を製造する場合には，あらかじめＸ社に対し，デザイン，カタログ等を提出し，承諾を得ることとされていた。ベスト社は，同契約の内容を遵守せず，本件商標（本件ベスト社使用商標）の使用に係るデザイン，カタログ等の提出をすることはなかった。Ｘ社は，本件専用使用権設定契約が終了した後，ベスト社に対して，同契約が終了した事実を告知している。Ｘ社は，本件専用使用権設定契約が終了した後，ベスト社に対し，ハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団の公式マークを統一的に使用するよう指示していたが（例えば，平成１６年８月７日当時の統一デザインは，甲９７の１・別紙「ＳＭＩＬＥＹＦＡＣＥ公式ブランドとマーク」であった。），その指示したデザイン中には，本件商標は含まれていない（甲９７の１～５）。Ｘ社は，ベスト社が，指示に反して，本件商標（本件ベスト社使用商標）を使用している事実を知らなかった。
（ウ）以上の経緯に照らすならば，平成１６年１０月３１日に期間満了により終了した後における，ベスト社の本件商標（本件ベスト社使用商標）の使用は，本件商標の通常使用権者の地位に基づく使用ではない。
（２）不使用についての正当な理由の不存在
被告は，本件商標の不使用について正当な理由があると主張する。しかし，以下のとおり，被告の上記主張は，理由がない。被告とＸ社との本件専用使用権設定契約の終了は，被告から一方的に告げられたものであり，Ｘ社が行ったものではない。
同契約の終了後，被告は，平成１８年及び１９年に「ＬＩＣＥＮＳＩＮＧＡＳＩＡ２００６・２００７」（甲５１，５４）に来日して，「商品化事業」を行う日本企業を探し，営業交渉を行っていた。また，被告は，ベスト社に対しても，平成１６年１０月３０日以降，２回，通訳を介して直接連絡をしていた。したがって，被告がベスト社との間で直接契約をすることは十分に可能な状況にあった。
もとより，Ｘ社が，被告とベスト社との間の直接契約を妨害したという事実はない。
以上によれば，本件商標の不使用について正当な理由はない。
２被告の主張
（１）本件商標の使用の事実の証明に係る認定判断の誤りに対し本件商標は，以下のとおり，本件商標の専用使用権者であったＸ社から通常使用権の再許諾を受けたベスト社により，本件予告登録（平成１９年１２月１４日）前３年以内に使用された。商標登録の不使用により取り消される理由はない。
ア被告代理人のＳＬＣ社（代表者被告）は，平成１２年１０月３０日，Ｘ社との間で，契約書添付の一覧に示す被告名義のスマイリー・フェイス商標２１個について，「添付の一覧に記載のない現存の商標，およびＳＬＣが本契約の調印後に登録する商標は，いずれも自動的に同一覧に含まれる。」との特約の下で，Ｘ社に対して専用使用権（再許諾権を含む。）を設定する旨の本件専用使用権設定契約を締結した（甲５７）。本件専用使用権設定契約は，設定登録がされた平成１４年１１月２２日より前に締結されたものである。本件商標は，本件専用使用権設定契約の締結後である平成１４年１１月２２日に設定登録がされたことから，本件専用使用権設定契約の特約により，自動的にＸ社のために専用使用権を設定する効力が生じた。
Ｘ社は，平成１５年５月２８日，ベスト社との間で，ベスト社のために本件商標について通常使用権を許諾する旨の契約（本件通常使用権許諾契約）を締結した（乙１８）。そして，本件専用使用権設定契約は，平成１６年１０月３０日に期間満了により終了した。
イベスト社は，以下のとおりの態様で，本件ベスト社使用商標を使用した。
（ア）ベスト社は，平成１７年９月に発行・頒布した「ＷｈｉｔｅＤａｙ２００６」と題する，平成１８年のホワイトデー用のカタログ（甲６８の３）の裏表紙にある「キャンディーパーティー」と称する飴の販売セットに，本件商標の図形部分と同様の図形が大きく表され，顔の輪郭を表す丸の右下部分に沿うように，「ＳＭＩＬＥ＆ＳＭＩＬＥＹ」の欧文字を小さく配した構成からなる本件ベスト社使用商標（別紙「ベスト社使用商標」）を使用した。


（イ）ベスト社は，平成１８年，飴やガム，クッキー及びそれらの包装紙や包装容器に，本件ベスト社使用商標を付した商品（平成１８年のバレンタインデー用３５種類，同年のホワイトデー用２６種類）を販売した（乙１６の１，甲６８の３）。
（ウ）ベスト社は，平成１１年から現在に至るまで，本件商標を表示した自社の商品カタログを毎年発行，頒布している。各年度のカタログは，バレンタインデー用のものが前年度の９月に，ホワイトデー用のものが前年度の１０月に，それぞれ発行・頒布されている。ウベスト社の本件商標の使用は，本件専用使用権設定契約が平成１６年１０月３０日に終了した後である。しかし，以下のとおりの理由により，本件商標の使用は，通常使用権者としての使用といえる。（ア）本件専用使用権設定契約の終了に先立つ平成１６年９月１０日，ベスト社はＸ社に対し，翌年度のロイヤリティ約１０００万円を支払い（乙２０），Ｘ社も，翌年分のロイヤリティが支払われる旨をＳＬＣ社に対して報告した（乙１９の２）。このロイヤリティは少なくとも平成１７年５月３１日までの本件商標を使用した商標の製造販売をカバーするものである。
上記ロイヤリティ約１０００万円を支払った時点では，Ｘ社は有効に本件専用使用権を有していた。ベスト社は被告のサブライセンシーの立場として，約１０００万円を支払った。つまり，ベスト社は，平成１７年５月３１日までは，平成１６年９月の通常使用権の許諾に基づいて，本件商標を使用した。
（イ）仮に，(ア)が成立しないとしても，専用使用権の登録は，専用使用権の発生，存続，移転，消滅の効力要件である。Ｘ社の本件専用使用権は存続期間満了日を平成２４年１１月２２日として設定登録され，その登録が抹消されたのは，平成１９年５月９日である。本件専用使用権設定契約が終了しても，その設定登録が抹消されない限り，本件商標の専用使用権は，（形式的には）Ｘ社に帰属し，Ｘ社が本件商標の使用許諾を排他的に行うことができる。
（ウ）仮に，(イ)が成立しないとしても，ベスト社の本件商標の使用は，以下のとおり，被告の意思に基づいた使用許諾であったといえる。前記のとおり，Ｘ社と被告との本件専用使用権設定契約は，平成１６年１０月３０日に終了したが，専用使用権設定契約の終了以降も，Ｘ社は，平成２４年１１月２２日までとする専用使用権設定登録がされていることを奇貨として，同契約の終了をベスト社に知らせず，本件商標の使用を許諾していたラインセンス契約を更新して，ベスト社からロイヤリティを収受していた。
なお，Ｘ社が支払を受けたロイヤリティ相当分については，Ｘ社を被告として不当利得返還請求事件が係属中である（東京地方裁判所平成２０年（ワ）第３３４４号不当利得返還請求事件）。ベスト社は，ＳＬＣ社から使用が許諾されている商標であると信じて，その対価としてライセンス料をＸ社に対して支払い，本件商標の使用を継続していた。ＳＬＣ社は，本件専用使用権設定契約終了後，Ｘ社のサブライセンシーと直接ライセンス契約を締結するため，Ｘ社に対して同社と契約関係にあったラインセシーの一覧を開示するよう要請するとともに，ベスト社のライセンス料についても返還を求めた（乙２１）。しかし，その要請はＸ社に拒絶され，ＳＬＣ社は，直接契約を締結することができなかった。サブライセンシー各社は，Ｘ社とＳＬＣ社との契約が終了したことさえ知らされていない。
平成１９年５月７日に，Ｘ社が専用使用権設定登録の登録抹消に応じた後，ＳＬＣ社はベスト社との交渉に入り，平成２０年６月１日，ＳＬＣ社（契約当時はＳＷＬ社）とベスト社との間で本件通常使用権許諾契約を締結し，直接ライセンス契約を締結した。
ＳＬＣ社及び被告は，本件専用使用権設定契約終了後にベスト社との契約を締結する意思を有し，ベスト社も，被告の許諾の下に使用していたものと考えていた。しかるに，Ｘ社は，被告とベスト社との直接契約の締結を妨害し，ベスト社が被告に対して支払われると信じていたライセンス料を不当に受領していた。被告は，Ｘ社が速やかに本件商標の専用使用権の登録抹消に応じていれば，ベスト社に対して，本件商標の使用許諾をすることができたといえる。
以上のとおり，ベスト社の本件商標の使用は，ＳＬＣ社と被告の意思に基づくものであるから，通常使用者による使用があったものというべきである。
（２）不使用についての正当な理由の存在
仮に，ベスト社による本件商標の使用が被告の意思に基づく使用に当たらないとしても，被告が本件商標を使用することができなかったのは，Ｘ社が被告とベスト社との間の直接契約を妨害した結果であって，被告の責めに帰すべき理由によるものではない。本件商標の不使用には正当な理由があり，取り消されるべきものではない。
第４当裁判所の判断
１本件商標の商標権者等による使用の有無について
当裁判所は，ＳＬＣ社が代理して被告から受けたＸ社との間の本件専用使用権設定契約は，平成１６年１０月３０日に期間満了により終了し，これに伴いベスト社の通常使用権も消滅したこと，その後，ベスト社は，本件商標（本件ベスト社使用商標）を使用したが，ベスト社の本件商標の使用は通常使用権者による使用とはいえないことが認められるから，商標法５０条２項所定の通常使用権者等が登録商標の使用をしていることを，被請求人（被告）において証明していないと判断する。その理由は，以下のとおりである。
（１）事実認定
ア本件商標の専用使用権設定契約の締結及び期間満了による消滅被告代理人のＳＬＣ社（代表者被告）は，平成１２年１０月３０日，Ｘ社との間で，契約書添付の一覧に示す被告名義のスマイル商標について，「添付の一覧に記載のない現存の商標，およびＳＬＣが本契約の調印後に登録する商標は，いずれも自動的に同一覧に含まれる。」との特約の下で，契約の有効期間を契約執行の日付けから４年間とし，許諾地域を日本とし，対象商品を商標権の全指定商品として，Ｘ社に対して独占的権利（再許諾権を含む。）を設定する旨の本件専用使用権設定契約を締結した（乙１７，甲５７，弁論の全趣旨）。


そして，本件商標は，本件専用使用権設定契約の締結後である平成１４年１１月２２日に，商標権登録がされ，本件専用使用権設定契約の趣旨に基づき，平成１５年４月２８日，Ｘ社のために専用使用権の設定登録がされた（甲５８，乙１５，弁論の全趣旨）。
Ｘ社は，平成１５年５月２８日，ベスト社との間で，契約期間を１年間として，本件商標を含むスマイリー・フェイスの名称及びマーク・デザインを菓子類全般の商品に使用することについて，ベスト社のために日本国内における通常使用権を許諾する旨の本件通常使用権許諾契約を締結した（甲９４，乙１８）。Ｘ社は，ベスト社に対し，菓子類の使用商標として本件商標に係るＸ社の専用使用権の設定登録がされた旨を連絡し，その登録原簿の写しを送付している（乙３０）。
その後，本件専用使用権設定契約は，平成１６年１０月３０日に契約期間の満了により終了した（当事者間に争いはない）。
イところで，Ｘ社は，米国では米国人ハーベイ・ボールが「スマイリー・フェイス」の創作者であることから，平成１３年以降，米国のハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団をもライセンス元とする「スマイリー・フェイス」のライセンス契約を締結した（甲４，５０）。そして，Ｘ社は，ベスト社との間で，サブライセンス契約を締結して，契約を継続した。すなわち，Ｘ社は，ベスト社との間で，平成１６年９月１０日（甲９５。契約期間は平成１６年６月１日から平成１７年５月末日まで），平成１７年６月２４日（甲７０），平成１８年６月１日ころ（甲７８）及び平成１９年６月１日ころ（甲７９）に，契約期間を１年間とする各サブライセンス契約を締結（更新）した（弁論の全趣旨）。
前記のとおり，Ｘ社とベスト社との間の本件通常使用権許諾契約の基礎は，ハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団の著作権等を含んでいるとともに，被告の商標権も含んでいると解するのが合理的である。本件通常使用権許諾契約においては，ベスト社が商品に付するマーク等のロゴ，タイプ，色をＸ社において指定することができるとの特約がされていたことから（甲９４，第４条），平成１６年８月７日には，Ｘ社は，ベスト社に対して，ハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団の「スマイリー・フェイス」の統一デザインとして，別紙「ＳＭＩＬＥＹＦＡＣＥ公式ブランドとマーク」（甲９７の１）の使用を指定した。本件商標は，当該統一デザインから除外されている（甲９７の２，４）。
ウベスト社による本件ベスト社使用商標の使用態様
（ア）ベスト社は，前記のとおりＸ社から指定された統一デザインには本件商標が掲載されていなかったが，平成１７年９月ころに発行・頒布した「ＷｈｉｔｅＤａｙ２００６」と題する，平成１８年のホワイトデー用のカタログ（甲６８の３）の裏表紙にある「キャンディーパーティー」と称する飴の販売セットには，本件商標の図形部分と同様の図形を大きく表し，顔の輪郭を表す丸の右下部分に沿うように，「ＳＭＩＬＥ＆ＳＭＩＬＥＹ」の欧文字を小さく配した構成からなる本件ベスト社使用商標（別紙「ベスト社使用商標」）を使用した。（イ）また，ベスト社は，本件商標の指定商品である「菓子」に該当する飴やガム，クッキー及びそれらの包装紙や包装容器にも同様の商標を掲載した。その商品の種類は，平成１８年のバレンタインデー用で約３５種類（乙１６の１），同年のホワイトデー用で約２６種類（甲６８の３）にのぼり，ベスト社は，平成２１年現在においても，本件商標を付した約６０種類の商品を日本国内で製造販売している（乙１６の２，３）。
（ウ）さらに，ベスト社は，平成１１年から現在に至るまで，本件商標を表示した自社の商品カタログを毎年発行し，日本国内で頒布している。各年度のカタログは，バレンタインデー用のものが前年の９月ころに，ホワイトデー用のものが前年の１０月ころに，それぞれ発行・頒布されていた（乙２２の１～乙２６の２，弁論の全趣旨）。
エ本件専用使用権の設定登録とその登録抹消
本件専用使用権については，設定登録においては，平成１５年４月２８日にその存続期間を平成２４年１１月２２日とする登録がされていたが，本件専用使用権設定契約は，その契約のとおり，期間満了により平成１６年１０月３０日に終了した。なお，専用使用権設定登録の抹消は，その約２年半後である平成１９年５月９日にされた（甲５８）。上記専用使用権の登録抹消後の平成２０年６月１日，被告代理人ＳＬＣ社（契約当時はＳＷＬ社）は，ベスト社との間で，直接の通常使用権許諾契約を締結し，それ以降は同契約に基づき，ベスト社が本件商標を使用している（弁論の全趣旨）。
（２）判断
アＳＬＣ社（被告代理人）とＸ社との間の本件専用使用権設定契約は，平成１６年１０月３０日の期間満了により終了した（当事者間に争いがない）ことに伴い，ベスト社の本件商標についての通常使用権は，その基礎を失い，消滅した。すなわち，本件においては，Ｘ社はベスト社に対して，本件専用使用権設定契約の終了前である平成１６年９月１０日付けで，本件通常使用権を付与したが，Ｘ社の本件専用使用権設定契約が平成１６年１０月３０日に期間満了により終了したため，これにより，ベスト社の通常使用権者たる地位は消滅したが，ベスト社は，前記認定のとおりの態様で，本件商標を使用した。
ところで，ベスト社の通常使用権は消滅したのであるから，ベスト社の上記使用が商標法５０条２項所定の「通常使用権者」による使用に当たるとするためには，ベスト社が，何らかの取得原因によって本件商標についての通常使用権を得たことを，被告において証明することが必要となる。しかし，本件全証拠によるも，ベスト社が，本件商標についての通常使用権を失った後に，通常使用権を取得した事実を認めることはできない。したがって，ベスト社が本件商標を継続的に使用したことをもって，通常使用権者の使用がされたとした審決の認定，判断は誤りである。
イ被告の主張に対する判断


（ア）被告は，平成１６年９月１０日にベスト社がＸ社に対して翌年度のロイヤリティ約１０００万円を前払で支払い（乙２０），Ｘ社も，ＳＬＣ社に対して翌年分のロイヤリティがベスト社から支払われる旨を事前報告していたから，その前払期間である平成１７年５月３１日までは，ベスト社が平成１６年９月の通常使用権の許諾に対する対価に基づき商品を製造・販売していたものであるといえる旨主張する。しかし，被告の上記主張は理由がない。すなわち，前記説示のとおり，平成１６年１０月３０日の本件専用使用権設定契約が終了した以上，Ｘ社は，当然に本件通常使用権許諾契約に基づく再許諾をする地位を失うことになる。ベスト社がＸ社に対して，１年分のロイヤリティ相当額を前払したとしても，そのことのゆえに，ベスト社が本件商標について通常使用権を維持できる根拠とはならない。
（イ）被告は，専用使用権の登録は，専用使用権の発生，存続，移転，消滅の効力要件であり，Ｘ社の本件専用使用権の登録が抹消されたのは，平成１９年５月９日であるから，たとえ本件専用使用権設定契約が終了しても，その設定登録が抹消されない限り，本件商標の専用使用権は（形式的には）Ｘ社に帰属し，Ｘ社から通常使用権の許諾を受けたベスト社による使用は，通常使用権者による使用であると主張する。しかし，被告の上記主張は理由がない。すなわち，専用使用権の設定，消滅等は，「登録しなければ，その効力を生じない。」（商標法３０条，特許法９８条１項２号）とされているとおり，商標法は，登録を，対抗要件ではなく，効力要件と定めた。しかし，同規定は，実体上，専用使用権が存在しないにもかかわらず，登録されていさえすれば，効力が生ずるものと扱われる趣旨を定めたものでないことは明らかである。前記のとおり，被告とＸ社との間において専用使用権設定契約が期間満了により終了したような場合，Ｘ社の専用使用権は，当然に消滅する。
（ウ）被告は，Ｘ社が被告とベスト社との間の直接契約の締結を阻害しながら，ベスト社が被告に支払われると信じていたライセンス料をＸ社が受領していたこと，Ｘ社が速やかに本件商標の専用使用権の登録抹消に応じていれば，被告が直ちにベスト社に対して本件商標の使用を許諾したことから，ベスト社による本件商標の使用は被告の実質的な意思に基づくものであると主張する。
しかし，被告の上記主張は理由がない。すなわち，たとえ，被告がベスト社との間で，通常使用権許諾契約を締結することを希望していたとしても，許諾契約を締結していない以上，ベスト社による使用を通常使用権者の使用であると解することはできない。のみならず，①本件専用使用権設定契約において，その契約が終了した際に，Ｘ社が被告（ＳＷＬ社）のために，Ｘ社のライセンシーと直接契約をする特約はないこと，②再許諾権限の付与を含む専用使用権設定契約が終了した場合，専用使用権者は，商標権者が再許諾先の通常使用権者と直接契約をすることができるように協力する義務があるとはいえないこと，③本件においてＸ社が商標権者である被告と再許諾先であるベスト社との間の直接契約を妨害したと認めるに足りる証拠はないこと，④本件専用使用権の設定登録の抹消を合意したＸ社と被告との間の平成１８年１０月３１日付け和解契約書（甲５３）及びそれに先立つ「専用使用権抹消登録申請のご協力のお願い」と題するＳＷＬ社のＸ社に対する書面（甲９８の２）においても専用使用権の登録抹消が平成１６年１０月３０日の契約終了時から約２年半遅れたことについて，Ｘ社に原因のあることをうかがわせるに足りる記載はないことに照らすならば，被告の前記主張は採用の限りでない。
２不使用についての正当な理由について
被告は，ベスト社による本件商標の使用が通常使用権者の使用に当たらないとしても，被告が本件商標を使用することができなかったのは，Ｘ社が被告とベスト社との間の直接契約を妨害したからであって，被告の責めに帰すべき理由によるものではなく，本件商標の不使用には正当な理由があり，取り消されるべきものではないと主張する。
しかし，被告の上記主張は，理由がない。すなわち，前記のとおり，Ｘ社が被告とベスト社との間の直接契約の締結を妨害したと認めるに足りる証拠がない。のみならず，被告（代理人ＳＷＬ社）は，平成１８年と平成１９年に，日本国内外の企業が著作物や商標権を展示して商談を行う「ＬＩＣＥＮＳＩＮＧＡＳＩＡ２００６」（甲５１）又は「ＬＩＣＥＮＳＩＮＧＡＳＩＡ   ２００７」（甲５４）に，それぞれ権利者として出席し，本件商標の「商品化事業」を行う相手先の日本企業を探していたことがうかがわれるから，本件予告登録前３年以内に本件商標を使用しない「正当な理由」が存在したと認めることはできない。よって，被告の主張は，理由がない。
３結論
（１）商標法５０条２項は，登録商標の取消しを免れるためには，被請求人において，「・・・通常使用権者・・・が・・・登録商標の使用をしていること」を証明すべき旨を規定している。
ところで，法律効果そのものは証明の対象にすることはできないのであって，証明の対象にされるのは，当該法律効果を発生，変更又は消滅等させる根拠となる具体的な要件事実の存在である。
本件の主たる争点は，本件予告登録がされた平成１９年１２月１４日より前の３年以内の時期に本件商標を使用したベスト社が，本件商標権についての通常使用権者であるか否かであるが，「ベスト社が通常使用権者である」という点は法律効果であるから，それ自体を直接証明の対象にすることはできない。立証の対象にすることができるのは，ベスト社が通常使用権を取得した根拠となった具体的な事実が存在したこと（例えば，それが契約であれば，当該契約が，いつ，どこで，いかなる当事者間で，どのような内容の意思の合致がされたかに係る事実の存在等）である。


平成１３年（行ケ）第７号　審決取消請求事件　（平成１３年１２月１８日口頭弁論終結）
判　　　　　決
原　　　　　　告　　　ジレット　カナダ　カンパニー
訴訟代理人弁護士　　　吉　　武　　　賢　　次
訴訟代理人弁理士　　　佐　　藤　　　政　　光
被　　　　　　告    　特許庁長官　及川　耕造
指定代理人　　　　　　村　　本　　　佳　　史
同　　　　　　　　　　杉　　原　　　　　　進
同　　　　　　　　　　山　　口      由　　木
同　　　　　　　　　　茂　　木　　　静　　代
主　　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
特許庁が平成１０年審判第１８３０１号について平成１２年８月２３日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は、昭和６３年１２月５日名称を「歯ブラシ」とする発明（以下「本願発明」という。）について特許出願（昭和６３年特許願第３０７６５６号）をしたが、平成１０年７月３１日拒絶査定を受けたので、平成１０年１１月２４日にこれに対する審判（平成１０年審判第１８３０１号）を請求したところ、審理の結果、平成１２年８月２３日に本件審判の請求は成り立たない旨の審決がなされ、その謄本は平成１２年９月１３日原告に送達された。
２　本願発明の要旨（特許請求の範囲の記載）
請求項１                            （請求項２は省略）フィラメントの横断面の最大幅Ｗを形成する長手方向の面を有する独立した複数の高分子からなるモノフィラメントを有し、そのフィラメントが、長手方向の面の少なくとも一部分に沿い、かつＷ／２の値の約２０パーセント以下の深さだけ横断面の一部内に延びる染色された第１の有色部分と、横断面の他の部分を占める少なくとも一つの異なる色の第２の有色部分とを有し、フィラメントが使用されるにつれて上記第１の有色部分の色の濃さが変化し、フィラメントの摩滅を知らせる信号を与える歯ブラシ。
３　審決理由の要旨
審決の理由は、別紙１の審決書の理由写しのとおりである。その要点は、請求項１に係る発明は、実願昭５７－１７４７３３号（実開昭５９－７７４３０号、甲第３号証）のマイクロフィルム（以下「引用例１」という。）及び実願昭６０－８２２１３号（実開昭６１－１９６６３３号、甲第４号証）のマイクロフィルム（以下「引用例２」という。）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない、というものである。
第３　原告主張の審決取消理由の要点
審決は、一致点の認定を誤り（取消事由１）、相違点の判断を誤った（取消事由２）ものであって、違法として取り消されるべきものである。
１　取消事由１（一致点の認定の誤り）について
本願発明と引用例１に記載された発明との対比についてした審決の認定・判断のうち、「両者はフィラメントの横断面の最大幅Ｗを形成する長手方向の面を有する独立した複数の高分子からなるモノフィラメントを有し」（３頁２３行、２４行）との認定は否認する。
すなわち、引用例１に記載されたブリッスルはモノフィラメントではなく多層高分子構造体である。
モノフィラメントの「モノ」は被告の主張のように「１本」の意味もあるが、本願発明の「モノ」は「ポリ」に対するものであり、複合に対して一つの成分からなる意味も有しているものであって、審決は、本願発明において使用されている「モノフィラメント」の構成を誤認している。特に、本件出願においては、その明細書６頁９行ないし７頁１行に、「英国特許出願第２，１３７，０８０号は、プラスチック材料で作られ、摩耗に応じて色が変化する剛毛を、ブラシ用の毛として開示している。この英国特許出願が開示した毛は複合材料で作られている。すなわち、この毛は有色の材料で作られた芯を含み、この芯は外側から柔らかい被覆材料で完全に覆われている。この芯の被覆材料は上記有色の芯とは色が異なっている。この英国特許出願に開示された毛においては、芯は比較的堅くて強靱な材料で作られ、補強材料として作用し、毛の剛性を支配している。これに対して、芯の被覆材料は上記芯の材料より軟らかくて摩滅し易い材料で作られている。」と記載され、さらに、７頁１４ないし１７行に、「１つの顕著な欠点は、この毛を複合材料で作らなければならないから、モノフィラメントで作る場合よりも、製造経費が高額になることである。」と記載されている。
このようなことから、本願発明における「モノフィラメント」が複合材料で作られた「複合フィラメント」と区別されていることは明らかである。これに対し、引用例１のブリッスルは複数層から構成されており、しかも、ブリッスルが多層複合高分子構造体からなる旨記載されているから、複合（多層）のブリッスルであり、本願発明でいう「モノフィラメント」には該当しない。
２　取消事由２（相違点の判断の誤り）について


(1)　審決は、「染色される第１の有色部分の深さは、当業者がモノフィラメントの材質、染料の種類、染料の固着性、製造工程等の各種ファクターを考慮して、実験等によりブリッスルの摩滅を知らせるために必要な最適な深さが選択されるものであるから、請求項１に係る発明のように第１の有色部分の深さを限定することは、当業者であれば上記各種ファクターを考慮して適宜限定することができる程度の技術事項にすぎないものである。」（４頁下から３行ないし５頁３行）と判断しているが、第１の有色部分の厚さは、適宜限定することができる程度の技術事項にすぎないものではない。
使用者に歯ブラシの使用限界を示す摩耗の視覚的信号を与えるには、モノフィラメントの半径（Ｗ／２）に対する第１の有色部分の厚さの比が絶対に必要な条件である。本願発明では、一般的な歯ブラシ用モノフィラメントにおいては、そのモノフィラメントの半径（Ｗ／２）に対する摩耗量すなわち第１の有色部分の厚さの比が２０％以下で一般に使用限界となることが判明したことにより、第１の有色部分の厚さを「Ｗ／２の値の約２０％以下」と規定したものである。しかるに、引用例１記載のものは、外層の厚さをＷ／２の３３％にしたものにすぎず、引用例２記載のものも、長手方向表面に沿い、Ｗ／２の値の２０％以下の断面積の部分内に延びる第１の有色部分を形成したものではなく、両引用例に第１の有色部分の厚さをＷ／２の２０％以下とすることを示唆する記載はない。したがって、両引用例記載のものをいかに組み合わせても本願発明を構成することは不可能であり、さらに、第１の有色部分の厚さを、歯ブラシの使用限界が視覚的信号により効果的に与えられるような上記特定値とすることは両引用例記載のものから容易になし得たものでもない。
この第１の有色部分の深さの選定は、Ａの宣誓供述書（甲第５号証）でも明らかなように、適宜選定することができる程度の技術事項ではない。実際、歯ブラシの使用寿命の視覚的表示を得るために染料の正確な浸透深さを確認することは、非常に困難なことであり、また長時間を要したものである。(2)　被告は、（ａ）モノフィラメントの第１の有色部分の深さは、使用者に摩滅を示すための有効な色変化となるような深さでなければ使用限界を判定することができないものとなって不適当であることは、自明のことである、（ｂ）モノフィラメントの摩滅量と歯ブラシの使用限界との関係は、モノフィラメントの材質、形状（太さや硬さ）、染料の種類、染料の固着性、製造工程等の多くのファクターによって異なるものであって、一義的に定まるものではない、と主張する。確かに、使用者が歯ブラシの使用限界を示す摩滅量の視覚的信号を得るための、モノフィラメントの摩滅量と歯ブラシの使用限界との関係は、モノフィラメントの材質、形状（太さや硬さ）、染料の種類、染料の固着性、製造工程等の多くのファクターによって異なるものである。しかしながら、本願発明においては、ブリッスルが引用例１記載のような複合材料の代わりに「モノフィラメント」（単一材料ないし単層のフィラメント）により構成されており、モノフィラメントの外周部における第１の有色部分と内部のその他の部分とは同一材質により構成されている。したがって、モノフィラメントの摩滅量と歯ブラシの使用限界との関係に第１の有色部分とその他の部分との材質の違いを考慮する必要がなく、モノフィラメントの摩滅量と歯ブラシの使用限界との関係に関与するファクターをより少なくすることができる等の利点を有する。
第４　被告の反論の要点
１　取消事由１（一致点の認定の誤り）に対して
「モノフィラメント」とは、「１本のフィラメント」を意味する用語である。引用例１記載の複合ブリッスルは、外層を内層とは異なる色の着色層とするために２層高分子構造体で成形する手段を採用しているが、ブリッスルとして成形されたフィラメント自体は、外層部を内層部とは異なる着色層とした１本のフィラメント（モノフィラメント）として構成されるものである。このことは、引用例１に「多層複合高分子構造体の素材としては、ポリアミド，ポリエステル，ポリオレフィン，ポリ塩化ビニル，ポリ塩化ビニリデンなどの合成高分子樹脂が挙げられ、モノフィラメントとして溶融紡糸可能な合成樹脂であれば、特に限定されるものではない。」（３頁１９行～４頁４行）、「一例を示すと、色が異なる２種類の合成樹脂を別々に溶融してノズルに供給し、モノフィラメントの状態で引取って冷却後、延伸しながら熱処理及び油剤処理を施し、直線状に巻き取ってブリッスルを形成する。」（６頁１７行～７頁２行）と記載されていることからも明らかである。したがって、引用例１記載のブリッスルがモノフィラメントであるとした審決の認定には誤りはない。
２　取消事由２（相違点の判断の誤り）に対して
モノフィラメント（ブリッスル）の第１の有色部分の深さは、使用者の歯磨きにより、モノフィラメントの先端が摩滅して歯磨き機能を十分に達成することができない程度になった状態において、使用者に摩滅を示すための有効な色変化（第１の有色部分の摩滅による色変化）となるような深さでなければならない。第１の有色部分の深さが浅すぎれば、歯ブラシとして十分な機能を維持しているにもかかわらず、第１の有色部分は摩滅して使用限界を示すものとなるから不適当であり、一方、第１の有色部分の深さが深すぎれば、歯ブラシとしては既に使用限界に達しているにもかかわらず、モノフィラメントの第１の有色部は色変化せず、使用限界を判定することができないものとなって不適当であることは、自明のことである。ブリッスルとして使用するモノフィラメントの摩滅量と歯ブラシの使用限界との関係は、モノフィラメントの材質・形状（太さや硬さ）、染料の種類、染料の固着性、製造工程等の多くのファクターによって異なるものであって、一義的に定まるものではない。
したがって、モノフィラメントの第１の有色部分の深さは、上記種々のファクターを総合勘案して、モノフィラメントの第１の有色部分の摩滅による色（色調）の変化が歯ブラシの使用限界と一致するような深さとなるように所望の深さが選択されるものであって、本願発明のようにモノフィラメントの第１の有色部分の深さをＷ／２の値の約２０パーセント以下の深さに限定することには、何らの臨界的意義がないものである。
引用例１の実施例は、その１例を示したものであり、実施例のようなものであれば、歯ブラシの最適な交換時期を知らせるための外層の厚さ（第１の有色部分の深さ）は０．０５㎜（Ｗ／２の３３％）が適当であるとしたものであって、本願発明のようにモノフィラメントの第１の有色部分の深さをＷ／２の値の約２０パーセント以下の深さに限定することは、当業者であれば適宜決め得る程度の限定範囲にすぎない。
第５　当裁判所の判断
１　本願発明について


(1)　甲第２号証の１、２によれば、本願明細書には次の各記載があることが認められる。
①［産業上の利用分野］の欄：「本発明はブラシ用の毛（すなわちフィラメント）に係り、より詳細には、改良された新規な歯ブラシ用の毛、及びこの毛を含む改良型の新規な歯ブラシに関する。」（甲第２号証の１の２頁１０行ないし１３行）
②［従来の技術］の欄：「歯ブラシの毛の摩滅は歯ブラシの口腔内部を清浄にする能力を著しく減退させるファクタである、・・・歯科医は公衆に対して、使用している歯ブランが廃棄し交換すべき時期に達しているか否かについて注意するように熱心に訴えているが、この努力は実を結んでいない。その原因は、この歯科医の教えを実行するためには、使用者が歯ブラシの廃棄条件を覚えていて、継続的に歯ブラシの摩滅の程度を管理し、使用している歯ブラシの状態を評価しなければならないからである。それ故に、この問題を解決するためには、使用者に対して、歯ブラシが使用に適しない程度まで摩滅し、廃棄交換すべき時期に達したことを確実に教え得る手段を提供することが必要であり、かつ有効である。」（３頁１２行ないし１４行及び５頁１０行ないし６頁１行）
③［発明が解決しようとする課題］の欄：「本発明は、歯ブラシの使用者に対して、使用している歯ブラシが摩滅し、交換すべき時期に達したことを、目に見える形で知らせることができる手段を提供することを意図しているものである。本発明においては、上記歯ブラシの摩滅を知らせ得るようにするために、摩滅に応じて色が変化する毛を使用する。英国特許出願第２，１３７，０８０号は、プラスチック材料で作られ、摩滅に応じて色が変化する剛毛を、ブラシ用の毛として開示している。この英国特許出願が開示した毛は複合材料で作られている。すなわち、この毛は有色の材料で作られた芯を含み、この芯は外側が軟らかい被覆材料で完全に覆われている。この芯の被覆材料は上記有色の芯とは色が異なっている。・・・この芯の被覆材料は、歯ブラシを使用しているうちに、歯ブラシの毛の端部の丸い部分で摩滅し、この部分で芯から剥離又は破断し、この芯の被覆材料が毛の端部の丸い部分で剥離又は破断した時に上記有色の芯が露出し、この有色の芯の露出によって、その歯ブラシを廃棄すべき時を使用者に知らせることができるものである。上記英国特許出願の毛・・・の１つの顕著な欠点は、この毛を複合材料で作らなければならないから、モノフィラメントで作る場合よりも、製造経費が高額になることである。また、この毛の他の欠点は、この毛の構造に起因するものである。すなわち、この毛は、芯の被覆材料が摩滅して、この毛の端部で剥離又は脱落した時にこの毛の色が急変し、この毛の色の急変によってこの毛が摩滅したことを知らせる構造であるが、このように芯の被覆材料が突然に剥離又は脱落した時には、この毛の堅くて強靭な芯の材料が既に露出した状態になっているから、その歯ブラシを廃棄しない限り、この露出した芯が歯周組織に損傷を与える危険がある。また、毛を歯ブラシに使用する場合には、その毛は、使用中に芯の被覆材料を剥離又は脱落させることができる摩滅の程度と、この毛の芯の被覆材料が歯を清掃し得る能力とを、密接に関連させることができるものでなければならない。・・・上記相関性を制御するために、芯の被覆材料の厚さを調節し、及び（又は）芯の被覆材料として使用する材料を調節しなければならず、そのためには、芯の被覆材料で芯を被覆する工程を正確に監視しなければならず、さらに、使用する材料も上記特性を競合しないように均一に実施できるように選定しなければならないという問題点があった。また、そのための経費を上記複合材料の毛の製造経費に加算しなければならないということも問題であった。
本発明は、歯ブラシの使用者に対して、使用している歯ブラシが摩滅し、交換すべき時期に達したことを、目に見える形で知らせる得る歯ブラシを提供することを目的としてしている。」（６頁３行ないし９頁９行）
④［課題を解決するための手段］の欄：「上記目的を達成するために、本発明の歯ブラシは、基本的に、モノフィラメントで作られた毛を含み、このモノフィラメントで作られた毛は縦の面を含み、この縦の面はこの毛の断面の周囲の境界部分を形成し、この縦の面及び（又は）境界部分は有色部分を形成し、この有色部分は毛の使用に伴なう摩滅の程度を目に見える形で使用者に知らせる作用をすることができる。この毛は、天然材料又は合成材料を用いて製造することができ、顔料又は染料を用いて初期に着色することも、このような着色を行わないようにすることも可能である。本発明の毛は上記有色部分の色又は色の濃さの差を、最初に使用者が目で見ることができ、歯ブラシを連続的に使用して、その歯ブラシの毛が摩滅した時に、上記有色部分の色又は色の濃さが変化して、その歯ブランの毛が所要の清掃特性を発揮し得ない状態になったことを使用者に知らせる信号の作用をすることができる。」（９頁１１行ないし１０頁８行）
⑤［実施例］の欄：
⑤－１　「実施例について図（別紙２図面参照）を参照して説明すれば、第１図に示す歯ブラシは本発明の好ましい形態である新規な毛を使用している。・・・毛束１６は独立しているフィラメントすなわち毛２０（第２図）を有する。・・・歯ブラシに使用する毛はプラスチック材料で作るのが好ましく、より詳細には、ポリアミド繊維、又はポリエステル繊維で作るのが好ましい。本発明の毛の縦の長さ、横断面の寸法、及び毛の端部の形状は選択可能であり、毛の剛性、弾力性、及び形状も選択可能である。本発明の好ましい毛の長さは約３ないし６センチメートルでほぼ均一であり、この毛の横断面の寸法は約１００ないし約３５０ミクロンでほぼ均一であり、この毛の先端部又は端部は滑らかな形状又は丸い形状である。


第２図及び第４図に本発明の毛を略図で示す。これらの図に示すように、毛２０は縦の面２２を含み、この縦の面２２は先端部又は端部１８を有し、毛の横断面２４の境界を形成している。横断面２４は２つの有色部分２６、２８を含み、この有色部分２６、２８は異なる色、又は濃さの異なる色を有する。有色部分２６は少なくとも縦の面２２が延びている形状である。この有色部分２６を横断面２４に沿って縦の面２２から内側方向に横断面２４の部分の中まで延ばし、この有色部分２６に染料浸透距離又は染料浸透範囲３０（第４図）を形成することは好ましいことである。有色部分２６はリング状であり、この部分の色又は色の濃さをほぼ均一にすることは好ましいことである。このいずれの場合でも、有色部分２８は横断面２４の有色部分２６以外の部分にある。この構造であるから、有色部分２６を顕著な色又は色の濃さにすれば歯ブラシの使用者の目に入り易くなる。これに対して、有色部分２８の色又は色の濃さは顕著ではない。歯ブラシを使用しているうちに有色部分２６が徐々に摩滅し、それに伴なって、有色部分２６の最初の色又は色の濃さが変化し、摩滅が著しくなれば、有色部分２６の色又は色の濃さの変化も顕著になる。この有色部分２６の色又は色の濃さの顕著な変化によって、その歯ブラシの毛が使用に耐えない状態になったことを、歯ブラシの使用者に知らせることができる。・・・選択された毛の染料浸透度及び染料定着度はその毛の摩滅特性と関連があるから、色の濃度の変化によって、その毛の摩滅による劣化を、高い信頼度で示すことができる。一般論としては、ナイロンのブラシの毛については平均的な有色部分２６（第２図）は染料浸透深度３０であり、この毛の断面の最大幅を符号Ｗで表わし、その毛の染料浸透深度３０が、式Ｗ／２で表わされる値の約２０パーセントである場合には、この毛の染料浸透度及び染料定着度と、この毛の摩滅特性とを、適当に関連させることができる。殆ど全ての毛の場合、上記の式Ｗ／２で表わされる値はその毛の半径になる。一般的には、染料浸透深度３０の平均的な値は１０パーセント又はそれ未満である。・・・」と記載され（１０頁１０行ないし１３頁１行及び１４頁１７行ないし１５頁１０行）、
⑤－２　本願発明の内容と実施方法とを明らかにするための試験例として
（１９頁９行ないし２５頁１３行）、
第１試験例：断面直径が２００ミクロン、長さが３．５０センチメートルのタイネックス・ナイロンで作った円形の毛を、エリスロシンの溶液で染色し、染色部分は断面がリング状、かつ、円周方向に延び、厚さがこの毛の半径の約２．５パー
セントであるもの、
第２試験例：第１試験例と同一の円形の毛をエリスロシンの溶液で染色し、染色部分は断面がリング状、かつ、円周方向に延び、厚さがこの毛の半径の約８パー
セントであるもの、
第３試験例：断面直径が２００ミクロンのナイロン１２－６で作った円形の毛を、サンセット・イエローＦＣＦ及びエリスロシンの溶液で染色し、染色部分の厚
さが毛の半径の約４パーセントであるもの、
第４試験例：第３試験例と同様の円形の毛を、インジゴチンの溶液で染色し、染色部分の厚さが毛の半径の約２２．３８パーセントであるもの、第５試験例：第４試験例と同一の円形の毛を、インジゴチンの溶液で染色し、染色部分の厚さが毛の半径の約１１．６パーセントであるもの、及び、第６試験例：第５試験例と同一の円形の毛を、インジゴチンの溶液で染色し、染色部分の厚さが毛の半径の約５．４７パーセントであるもの
を開示し、
第７試験例について、「第１試験例の毛を用いて、ヘッド部に１２束４列に配列した毛束にそれぞれ１８本ないし２０本の毛を含めた歯ブラシを製作し、使用者がそれぞれ選んだ練歯磨を用いて、通常の習慣に従って歯を磨くという条件の下で、試験を行い、試験開始後、４週間、８週間、及び１２週間経過した時を、それぞれ、第１期、第２期、及び第３期とし、この各期毎に、歯ブラシの摩滅の程度を、ブラシ面部分の形状及び毛の色の変化により点検した。そのデータをカイ二乗法により解析して、色と形状との相関性を求めた結果、色と形状との相関度は０，４７であり、明瞭な相関性が存在することが明らかになった。」旨記載されていることが認められる。
(2)　以上に認定した本願明細書の記載事項によれば、①従来、歯ブラシが摩滅し、交換すべき時期に達したことを、目に見える形で知らせるべく摩滅に応じて色が変化する毛を使用する歯ブラシとして、英国特許出願第２，１３７，０８０号のものがあること、②上記英国特許出願の歯ブラシの毛は複合材料で作られており、モノフィラメントで作る場合よりも、製造経費が高額になること、芯の被覆材料が摩滅した時に、堅くて強靭な芯の材料が露出した状態になり、歯周組織に損傷を与える危険があること、芯の被覆材料の摩滅の程度と歯を清掃し得る能力とを密接に関連させることができるように、芯を被覆する工程の正確な監視と使用材料の選定の経費が加算されるという問題があったこと、③本願発明は、歯ブラシの使用者に対して、使用している歯ブラシが摩滅し、交換すべき時期に達したことを、目に見える形で知らせ得る歯ブラシを提供することを目的とし、特許請求の範囲に記載された構成とすることにより、毛の染料浸透度及び染料定着度をその毛の摩滅特性と関連を持たせ、毛の色の濃度の変化によって、その毛の摩滅による劣化を高い信頼度で示すことができるという効果を奏するものと認められる。
２　取消事由１（一致点の認定の誤り）について


(1)　原告は、本願発明のブリッスルは「モノフィラメント」であるのに対し、引用例１のブリッスルはモノフィラメントではない旨主張する。しかしながら、甲第３号証によると、引用例１には、「多層複合高分子構造体の素材としては、・・・モノフィラメントとして溶融紡糸可能な合成樹脂であれば、特に限定されるものではない。」（３頁１９行ないし４頁４行）、「モノフィラメントの状態で引き取って冷却後、延伸しながら熱処理及び油剤処理を施し、直線状に巻き取ってブリッスルを形成する。」（６頁１９行ないし７頁２行）（下線はいずれも判決）との記載があることが認められ、引用例１記載のブリッスルが「モノフィラメント」であることは明らかであるから、審決の認定に誤りはない。(2)　原告は、本願発明にいうモノフィラメントの「モノ」は「ポリ」に対するもであって、複合に対して一つの成分からなることを意味しており、本願発明の「モノフィラメント」は複合材料で作られた「複合フィラメント」と区別されるものであると主張し、本願明細書中には本願発明の「モノフィラメント」が複合フィラメントと区別されることを示す記載（本願明細書６頁９行ないし７頁１行）がある旨主張する。
なるほど、甲第２号証の１によると、本願明細書中の原告が引用する前記箇所には、従来例（英国特許出願第２，１３７，０８０号）について、「この英国特許が開示した毛は複合材料で造られている。・・・１つの顕著な欠点は、この毛を複合材料で作らなければならないから、モノフィラメントで作る場合よりも、製造経費が高額になることである。」と記載されていることが認められる。この記載中の「モノフィラメント」の語は、複合材料で作られたフィラメントを念頭において記述されているとも解される。
しかしながら、「モノフィラメント」に「１本のフィラメント」の意味があることは、当裁判所に顕著な事実であり、原告も争わないところである。本願明細書の特許請求の範囲には、単に「モノフィラメント」と記載されているだけであり、本願明細書中に「モノフィラメント」の定義を記載した箇所はない（なお、この点に関する原告の主張は、「モノフィラメントの「モノ」は被告主張のように「１本」の意味もあるが、上記「モノ」は「ポリ」に対するものであり、複合に対して一つの成分からなる意味も有しているものであって、本出願において使用されている「モノフィラメント」の構成を誤認している。」というものであり、その趣旨は、本願発明の「モノフィラメント」は「１本」のフィラメントであり、かつ、「一つの成分」からなるものに限定されるということと解される。）。また、本願明細書において、上記英国特許出願の複合材料で作られたブラシの毛の問題点として、製造経費が高額になること、芯の被覆材料が摩滅した時に、堅くて強靭な芯の材料が露出して歯周組織に損傷を与える危険があること、芯の被覆材料の摩滅の程度と歯を清掃し得る能力とを密接に関連させるのに経費が加算されることが指摘されたのに引き続き、本願発明の目的が、「歯ブラシの使用者に対して、使用している歯ブラシが摩滅し、交換すべき時期に達したことを、目に見える形で知らせ得る歯ブラシを提供する」ことであるとされているが、複合材料で作られたブラシの毛の問題点として指摘された事項と本願発明の目的との間に直接的な関連があるか否かについては必ずしも明確ではない。
そうすると、本願明細書における従来技術についての記述の中で、「モノフィラメント」の語が「単一成分」からなる「１本」のフィラメントを念頭において使用されているという一事をもってしては、本願発明の「モノフィラメント」が「複合材料からなるフィラメント」と区別されるものであることが当業者に明らかであるとはいい難い。また、前示のとおり、「モノフィラメント」は、「１本のフィラメント」の意味を有するものであるから、「複合材料からなるフィラメント」と区別しようとする場合は、「単一材料（単一層）からなるフィラメント」などと明確に表現することが可能かつ適切であったにもかかわらず、本願明細書では、単に「モノフィラメント」との表現を用い、本願発明における「モノフィラメント」は「複合材料からなるフィラメント」と区別されるものである旨の定義を行っていないのであるから、本願発明における「モノフィラメント」を原告主張のように「単一材料（単一層）からなるフィラメント」の意味に限定して解することはできないというべきである。
なお、仮に、本願発明における「モノフィラメント」が「複合材料からなるフィラメント」とは区別されるものと解しても、甲第４号証によれば、引用例２のブリッスルは単一材料、単一層からなるモノフィラメントであることが認められるから、一致点の認定の誤りがあるとしても審決の結論に影響するものではない。
３　取消事由２（相違点の判断の誤り）について
(1)　原告は、第１の有色部分の厚さをＷ／２の値の約２０％以下とすることは、使用者に歯ブラシの使用限界を示す摩耗の視覚的信号を与えるのに絶対に必要な条件であり、一般的な歯ブラシ用モノフィラメントにおいては、そのモノフィラメントの半径（Ｗ／２）に対する摩耗量すなわち第１の有色部分の厚さの比が２０％以下で一般に使用限界となることが判明したことにより、第１の有色部分の厚さを規定したものである旨主張するので、検討する。


ア　甲第２号証の１、２によれば、本願明細書には、第１の有色部分厚さをＷ／２の値の約２０％以下とすることに関連して、①「選択された毛の染料浸透度及び染料定着度はその毛の摩滅特性と関連があるから、色の濃度の変化によって、その毛の摩滅による劣化を、高い信頼度で示すことができる。一般論としては、ナイロンのブラシの毛については平均的な有色部分２６（第２図）は染料浸透深度３０であり、この毛の断面の最大幅を符号Ｗで表わし、その毛の染料浸透深度３０が、式Ｗ／２で表わされる値の約２０パーセントである場合には、この毛の染料浸透度及び染料定着度と、この毛の摩滅特性とを、適当に関連させることができる。」との記載、及び、②第７試験例の、「第１試験例（断面直径が２００ミクロン、長さが３．５０センチメートルのタイネックス・ナイロンで作った円形の毛を、エリスロシンの溶液で染色し、染色部分は断面がリング状、かつ、円周方向に延び、厚さがこの毛の半径の約２．５パーセントであるもの）の毛を用いて、ヘッド部に１２束４列に配列した毛束にそれぞれ１８本ないし２０本の毛を含めた歯ブラシを製作し、使用者がそれぞれ選んだ練歯磨を用いて、通常の習慣に従って歯を磨くという条件の下で、試験を行い、試験開始後、４週間、８週間、及び１２週間経過した時を、それぞれ、第１期、第２期、及び第３期とし、この各期毎に、歯ブラシの摩滅の程度を、ブラシ面部分の形状及び毛の色の変化により点検した。そのデータをカイ二乗法により解析して、色と形状との相関性を求めた結果、色と形状との相関度は０，４７であり、明瞭な相関性が存在することが明らかになった。」旨の記載があるのみであり、それ以外の説明はないことが認められる。イ　前記ア①の記載は、ナイロンの毛の染料浸透深度が、式Ｗ／２で表わされる値の約２０パーセントであれば、染料浸透度及び染料定着度と、この毛の摩滅特性とを関連させることができ、色の濃度変化により毛の摩滅劣化を高い信頼度で示すことができることを説明しているだけで、第１の有色部分の厚さがＷ／２の約２０％以下で一般に使用限界となることは示されておらず、そもそも磨耗量と使用限界との関係を示すものでさえない。
また、前記ア②の記載については、第１の有色部分の厚さが毛の半径の約２．５％の特定材質、特定形状、特定染色状態の毛は、使用後の状態が良好か不良かを、色と形状により明瞭な相関性を持って評価することができることは開示されていると認められるものの、２～６の他の試験例について同様の試験は行っていないから、第１の有色部分の厚さがＷ／２の約４％、約５．４７％、約８％、約１１．６％、約２２．３８％の各々の場合について、使用後の状態が良好か不良かを、色と形状により明瞭な相関性を持って評価することができるか否かは不明であり、まして、第１の有色部分の厚さをＷ／２の約２０％以下と限定することに技術的意義があることや、第１の有色部分の厚さがＷ／２の約２０％以下で一般に使用限界となることは何ら示されていない。
ウ　以上によれば、本願明細書に、本願発明が第１の有色部分の厚さをＷ／２の値の約２０％以下と限定していることの技術的意義や、一般的な歯ブラシ用モノフィラメントにおいては、そのモノフィラメントの半径（Ｗ／２）に対する摩耗量すなわち第１の有色部分の厚さの比が２０％以下で一般に使用限界となることは開示されていないから、原告の主張は本願明細書に根拠を有するものではなく、失当といわざるを得ない。
(2)　原告は、第１の有色部分の深さの選定は、Ａの宣誓供述書でも明らかなように、適宜選定し得る技術事項にすぎないものではない旨主張する。しかしながら、第１の有色部分の深さに関してＡの宣誓供述書に記載されている内容は、①モノフィラメントの歯ブラシ用ブリッスルは、一般に多層のブリッスルよりも耐用性能で優れていること、及び、②「ブリッスル内への染料の浸透深さの決定及び制御は多くの変数が含まれるので非常に困難なことである。これは材料の影響、製造工程の影響、前処理（焼きなまし）の影響である。ＰＢＴのような或材料では、染料が材料内に実質的に浸透しないのでリング状に染色することはできない。ナイロン６１２における染料浸透深さが約２０％以上の場合には全く（６ヶ月以上）フィラメントに変化は生じなく、染料浸透深さが５％以下の場合にはブリッスルに極めて早く（２～３週）変化が生じる。さらに、染料の浸透深さが低いものは、色の強さが深さの関数であるため色がぼんやりしたブリッスルとなる。この色がぼんやりしたブリッスルは不適当である。基本的には、最適点は明らかではない。ジレットの研究者は染色技術及び深さの開発に３～４年を要した。私は、モノフィラメントブリッスルの大きな製造者であるＰＭＭを助けジレットのために表示タイプのブリッスルを開発した。最適なモノフィラメントブリッスルを作るための工程を発見するのに１年以上を要した。」というものであり、第１の有色部分の深さの選定が困難であることは供述されているが、第１の有色部分の厚さがＷ／２の約２０％以下で一般に使用限界となることや、第１の有色部分の厚さがＷ／２の約２０％以下という限定に臨界的意義があることは供述されていない。(3)　さらに原告は、本願発明においては、ブリッスルが引用例１記載のような複合材料の代わりにモノフィラメントにより構成されているから、モノフィラメントの摩滅量と歯ブラシの使用限界との関係に関与するファクターをより少なくすることができる旨主張する。
しかしながら、本願発明の「モノフィラメント」が単一材料（単一層）の意味に限定されるものと解し得ないことは前示のとおりであるから、複合材料のものと対比してその優位性や作用効果を主張することは、本件請求項の記載に基づかない主張であって、失当である。


判決　平成１４年１０月２２日　神戸地方裁判所　平成１２年(ワ)第２４９８号
損害賠償請求事件
主　　　　　　　文
１　被告は、原告に対し、金３３０万円及びこれに対する平成１２年１０月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２　原告のその余の請求を棄却する。
３　訴訟費用は、これを３分し、その１を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。
４　この判決の第１項は仮に執行することができる。
事実及び理由
第１　請求
被告は、原告に対し、金１０００万円及びこれに対する平成１２年１０月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事実関係
本件は、原告が、被告による婚約の不当破棄を理由に、被告に対し、財産的損害及び慰藉料の支払を求め、これに対し、被告が婚約の成立を否定するなどして争った事案である。
１　請求原因
(一)　本件の経緯
(1)　原告及び被告は、ともに冠婚葬祭を執り行う訴外株式会社甲に勤務しており、平成１０年９月１３日、同社に勤務する友人の紹介で知り合った。(2)　原告は、平成１０年９月１９日、原告に対し、結婚を前提とした交際を申し込み、その後、原告及び被告は、肉体関係を伴う交際を始めた。(3)　被告は、平成１０年１０月４日、原告方に赴いた際、原告の母に対し、結婚を前提に交際していると自己紹介をなし、同月１０日、原告を被告の実家に招待した際にも、被告の両親に対し、結婚を前提に交際しているとして原告を紹介した。また、被告は、同月５日、原告の実家に宿泊し、以後約４か月間、原告の実家で生活した。
(4)　原告及び被告は、平成１０年１１月下旬ころから、二人で住むための新居をさがし始めたが、資金が十分でなかったため、資金が貯まるまで新居の購入を待つことにした。
(5)　原告及び被告は、その後も、結婚を前提とした交際を続け、各々の友人に将来結婚する相手であると紹介し合っていた。平成１１年１１月１７日、Ａ市在住で原告の１４年来の友人がＢに来て、原告及び被告も含めた３人で食事をした際、原告は被告を婚約者として紹介し、被告も原告の婚約者として対応した。また、被告は、平成１１年３月から、原告の家族というかたちで契約した携帯電話を使用し始めた。さらに、平成１２年７月２３日、Ｃみこしまつりの慰労会において、被告は、他の参加者の前で、原告ともうすぐ結婚すると自己紹介し、その際、「結婚したらこのあたりに住むことになる。」と新居の方を指さして話をしたこともあった。
(6)　原告及び被告は、平成１２年２月ころから、新居さがしを再開し、多数の物件を二人で見て回った結果、同年７月、Ｃ市Ｄ区Ｅ町ａ丁目ｂ－ｃ所在の中古住宅を購入することに決めた。その際、住宅ローンについては、被告に借金があり、原告及び被告の共同名義で住宅ローンを組むことができなかったので、原告単独名義で住宅ローンを組むことになった。
(7)　前記新居への入居は、平成１２年１０月７日から同月９日の三連休にかけて行う予定であったため、原告及び被告は、同年８月から９月にかけて、二人で相談しながら、前記新居をリフォームし、新居用の家具類を購入するなどした。被告にはその資金がなかったため、これらの支払は、全て原告が負担した。(8)　原告及び被告は、平成１２年９月ころ、些細なことから口論となり、被告が前記携帯電話を原告に返還し、その後、被告の原告に対する態度が冷たくなった。
そのため、原告は、被告との関係で悩み、平成１２年１０月５日から勤務先会社を欠勤するようになった。
(9)　被告は、平成１２年１０月６日、原告との話し合いの席上、原告に対し、「結婚を取り止める。」と言い、関係修復を求める原告に逆上して、原告の顔面や手足、身体を殴打する暴行を加え、原告に傷害を負わせた。また、被告は、同月９日にも、話し合いの途中で、関係の修復を求める原告に対し、「しつこい。」などと言って、その顔面や手足、身体を殴打し、原告に対して傷害を負わせた。原告は、同月１０日、病院で治療を受け、全治５日間と診断され、また、同日、警察に被害届を出し、これにより、被告は、上記傷害事件について、警察の取調べを受けた。
(10)　原告は、被告の前記暴行により大きな精神的衝撃を受け、平成１２年１０月１７日から神経科診療所に通院しており、現在も通院中である。(11)　原告は、平成１２年１０月１０日以降も、被告との関係を修復させるため、被告に連絡をとり続けているが、被告は「出るところに出てくれ。」と返答したため、原告は、やむなく本訴提起に至った。
(12)　原告は、被告による婚約破棄や暴力により精神的ショックから出社できなくなり、結局、平成１３年１月３１日付で退職した。
(二)　婚約の成立
被告は、平成１０年９月１９日、原告に対し、結婚を前提とした交際を申し込み、原告もこれを了承しているので、この時点で、原告及び被告間には婚約が成立した。
仮にしからずとするも、その後の前記(一)の交際経過からすれば、遅くとも平成１１年１１月１７日までには、原告及び被告間に婚約が成立した。
(三)　婚約の破棄
被告は、平成１２年１０月６日、原告に対し「結婚を取り止める。」と言い、原告との婚約を破棄した。被告は、同日及び同月９日、原告に暴行を加え、その後原告の連絡に全く応対しないことからも、被告の婚約破棄の意思は明確である。
(四)　不法行為
被告は、平成１２年１０月６日及び同月９日、原告に暴行を加えて傷害を負わせており、これらの行為は、いずれも不法行為を構成する。
(五)　原告の損害
原告は、前記(三)の婚約破棄及び前記(四)の不法行為により、次のとおりの損害を被った。
(1)　新居購入代金　１６５０万円


原告は、本件婚約に基づいて本件不動産を購入したものであり（原告は、当時母親の所有する実家に居住しており、被告と婚姻するのでなければ、本件不動産を購入する必要性はなかった。）、被告による本件婚約の破棄により、本件不動産に居住しておらず、これを全く利用していないのであるから、本件不動産の購入代金全額が原告の損害にあたる。仮に本件不動産を売却しても、現在の評価額は約９３０万円であるから、少なくとも差額にあたる約７２０万円の損害が発生する。
(2)　新居リフォーム代　１５０万３１８０円
(3)　新居購入手数料　１５３万７６１０円
(4)　新居用家具購入代　２０万２９８６円
(5)　携帯電話使用料　１５万９９１２円
原告は、被告の携帯電話が古くてバッテリーの寿命が短く、連絡を取りづらかったことから、被告に新しい携帯電話を交付しており、その携帯電話についての、平成１１年３月分から平成１２年９月分までの使用料である。
(6)　休業損害　２５万円
平成１２年１０月５日から同年１１月６日までの休業損害である。なお、原告の収入は、１か月平均２５万円（諸手当を含む。）である。
(7)　診断書作成料　９０００円
(8)　慰藉料　１０００万円
原告は、過去２年間にわたり、被告と結婚するための準備を重ねてきたにもかかわらず、前記(一)(8)ないし(12)のようなかたちで被告から婚約を破棄されており、その精神的苦痛は計り知れないものがある。原告は、現在でも精神科医に通院しており、また、一度結婚すると知らせた友人や近隣住民からも、結婚はどうなったかと尋ねられることもあり、これによっても、大きな精神的苦痛を受けている。
このような被告の精神的苦痛を慰藉すべき金額は１０００万円をくだらない。
(9)　(1)ないし(8)の合計　３０１６万２６８８円
(10)　弁護士費用　３００万円
(11)　以上の総合計　３３１６万２６８８円
(六)　よって、原告は、被告に対し、前記婚約破棄及び不法行為に基づき、前記損害３３１６万２６８８円の内金１０００万円及びこれに対する前記婚約破棄及び不法行為の日である平成１２年１０月６日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。
２　請求原因に対する認否
(一)　請求原因(一)(1)ないし(3)について、被告は、原告と交際を始めた当時、好意の感情を持っていたが、結婚を前提にしていたものではなかった。被告は、原告の実家で約４か月間生活したことはなく、原告に強く求められ、１か月に１回ないし３回程度泊まったのみである。しかも、原告が母親や長女と喧嘩をするので、原告の実家にいても落ち着くことはできなかった。被告は、被告の両親に結婚を前提に交際しているとして原告を紹介したことはなく、単に交際していると紹介したのみである。
請求原因(一)(5)について、被告が原告の主張する携帯電話を使用したのは、被告の所持する携帯電話の番号を被告の以前の交際相手が知っており、原告から同女と縁を切って欲しいという強い要望があったためである。被告は、この携帯電話の使用料を毎月支払っており、平成１２年９月にはこれを原告に返還した。請求原因(一)(4)、(6)及び(7)について、原告は被告と二人で新居を購入するような話を始めたが、当時被告はそこまで考えておらず、それまでにも原告と別れ話を繰り返していたが、このころ、きっちりと別れ話をつけないといけないと思い、原告に関係の解消を申し入れることになった。
請求原因(一)(9)について、平成１２年１０月６日、原告及び被告は、話し合いをしたが、その際、原告がホテルのドアノブにタオルをかけて自殺しようとしたので、被告が慌ててこれを阻止したところ、原告が今度は口に煙草をくわえて飲み込もうとしたので、被告はこれを吐かせるため、原告を思い切り叩いたが、いずれも原告の生命を守るためであった。被告は、原告に対して二度と合わないと告げていたが、同月９日、原告が被告方に押し掛けてきたので、仕方なく被告の車内で原告と話し合いをすることになったが、その際、被告が原告に対して二度と会いたくないと言うと、原告は「私を殴ってくれたら、諦められる。殴って欲しい。」と言ったため、被告はそれで別れられるのであればと単純に思い、原告の言うとおりにしたものである。
なお、被告は、原告から、勤務時間中に電話などで嫌がらせを受け、落ち着いて仕事をすることができなくなり、また、原告が勤務先会社の上司にプライベートな事柄を訴えたので、被告は、平成１２年１０月３１日、勤務先会社の退職を余儀なくされた。
(二)　請求原因(二)及び(三)の事実は否認する。(三)　請求原因(四)及び(五)の事実は否認ないし争う。
３　抗弁
仮に婚約の成立が認められるとしても、原告の方が恋愛経験が豊富で、二度の婚姻歴があり、被告より１０歳も年長でもあるから、他人の心情の微妙な点を十分理解できたはずである。しかるに、原告は他人から紹介を受けて直ちに被告と婚約したのであるから、原告にも過失があったというべきである。
４　抗弁に対する認否
否認ないし争う。
第３　当裁判所の判断
１　本件の経緯についてみるに、甲第１号証ないし第８号証、第２０号証、第２１号証の１ないし４、第２３号証ないし第２８号証、乙第１号証、原告及び被告各本人尋問の結果、弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる（当事者間に争いのない事実も含む。）。
(一)　原告は、昭和４１年９月１２日生まれで、過去二度の婚姻歴及び離婚歴があり、２４歳の時に一度目の婚姻をなし、約２年半後に離婚し、その約８か月後の２７歳の時に二度目の婚姻をなし、約３年後の平成８年１０月１１日、長女乙（平成６年４月２日生。以下「長女」という。）の親権者を原告と定めて協議離婚した。
被告は、昭和５１年５月２９日生で、婚姻歴はないが、原告以外の女性と交際したことはあった。
(二)　原告及び被告は、ともに訴外株式会社甲という冠婚葬祭を執り行う会社に勤務していたが、平成１０年９月１３日、同会社のパーティー会場の席上で初めて知り合った。


(三)　原告及び被告は、その後ほぼ毎日連絡を取り合うなどしていたが、平成１０年９月１９日、被告は、原告に対し、結婚を前提に交際して欲しいという趣旨の申入れをした。原告は、被告と１０歳の年齢差があることや離婚した夫との間の長女がいることもあり、この段階では、直ちに結婚までは念頭になかったが、被告が真剣に原告との交際を希望していると考え、被告と交際することを決意し、両者の交際が始まった。
(四)　その後、原告及び被告は、互いにその実家に挨拶に赴いた。当時、原告は、実家で母及び長女の３人で暮らしていたが、被告は、原告の実家に挨拶に赴いた際、原告の母に対し、結婚を前提に交際していると言い、また、原告を被告の実家に招待した際には、被告の両親に対し、前同様、結婚を前提に交際しているとして原告を紹介した。
また、平成１０年１０月以降、被告は、原告の実家に泊まることもしばしばあり、多いときには週４日前後泊まることもあった。被告は、長女に対し、自分を父親と呼ぶよう言い、父親のように振る舞うこともあった。(五)　原告及び被告は、互いの友人に対し、相手方を婚約者として紹介したり、近々結婚予定であると話したりしていた。平成１１年１１月１７日には、原告のＡ市在住の友人がＣの方に遊びに来て、原告及び被告と３人で会食をしたが、その際、原告は被告を婚約者として紹介し、被告も原告の婚約者であると自己紹介した。平成１２年７月２３日、Ｃまつりみこしという祭事が催された際、被告は、町内会の慰労会の席上で、原告の名字で自己紹介をなし、原告と結婚後の新居を話題にするなどした。
(六)　ところで、原告は、被告と結婚するのであれば、その新居は、賃料負担を考えると、賃貸物件よりも購入物件の方が経済的であると考え、長女とともに３人で暮らすための新居の購入を被告に提案し、平成１０年１１月下旬ころから、適当な物件を探し始めた。しかし、当時、原告及び被告には自己資金がなく、新居の購入は難しいと判断して、新居探しをいったん中断し、平成１２年春ころから、これを再開した。
原告及び被告は、不動産業者を数箇所見て回ったが、その際、不動産業者の来客用のアンケート用紙に、原告、被告及び長女の３人で住む予定であるとの趣旨を記入し、あるいは、不動産業者の担当者にその旨説明していた。(七)　原告及び被告は、平成１２年７月、相談の上、原告の実家に近く、原告が仕事に出て不在の間原告の母が長女の面倒をみるのに便利なこと、価格も手ごろなことから、Ｃ市Ｄ区Ｅ町所在の１戸建ての中古物件（以下「本件不動産」という。）を購入することに決めた。その際、銀行の住宅ローンについては、被告に消費者金融等からの負債があったので、媒介業者の担当者の勧めもあり、原告の単独名義で旧さくら銀行から融資を受けて１７００万円の住宅ローンを組み、原告単独名義で購入することになり、同月８日、原告が買主となって、代金１６５０万円（手付金５０万円を含む。）で売買契約を締結した（ただし、不動産売買契約書上は、売主において改装工事を行う旨の売主及び原告間の覚書に基づき、代金額１９００万円と記載されている。）。
なお、上記売買を媒介した業者の担当者は、原告及び被告の説明や態度から、２人の新居となる物件を探しているものと考えていた。(八)　その後、原告及び被告は、本件不動産のリフォームや本件不動産に搬入する新たな家具類を購入するなどし、平成１２年１０月初旬の三連休中に、本件不動産に入居することを予定していた。
(九)　ところが、同年９月ころ、原告及び被告は、口論となって喧嘩をし、その後、被告から原告への連絡が途絶え、原告が被告に連絡を取っても、なかなか被告に会うことができなかった。
平成１２年１０月６日、原告及び被告は直接会って、ホテルで話し合いをすることになったが、その際、被告は、話し合いをする姿勢を示さず、関係修復を望む原告に対し、「うるさいんじゃ。」などと言って、原告の顔面や身体を殴るなどし、別れようと言った。原告は、将来のこともあり、再度原告と話し合いをしようと思い、同月９日午後２時ないし３時ころにも、被告方を訪れ、被告の車内で話し合ったが、被告は、「しつこいんじゃ。」などと言って、原告を殴ったりした。原告は、被告とともに二人で勤務先会社の上司の下に赴き、被告が先に帰ったあとも、夕方６時ころまで相談を持ち掛けていたが、被告から殴られた左腕等に痛みを感じたので、翌１０日、病院で診察を受け、担当医師より、左上腕・右大腿及び下顎部打撲等により同日から加療５日間が必要であると診断された。(一〇)　ここにおいて、原告は、もはや被告との関係修復は困難ではないかと思い、被告から前記暴行を受けた件について警察に被害届を出した。また、前記予定の本件不動産への入居も取り止めとなり、結局、本件不動産は、購入後原告または被告が居住したことのないまま、現在も空家の状態が続いている。
(一一)　原告及び被告は、その後本訴に至るまで、直接会うことはなかった。原告は、被告に対し、今後のことを問い質すため、電話やメールをしたことはあるが、みるべき進展はなかった。
なお、原告は、平成１２年１０月１７日以降、神経科医に通院中であり、同病院にて、同月２３日付で、状況因性うつ状態との診断を受けており、その後も数回同じ診断を受けている。
(一二)　原告は、平成１２年１１月１０日、本訴を提起した。(一三)　原告は、平成１３年１月３１日付で、勤務先会社を退職したが、平成１４年４月２２日、別の会社に就職した。なお、原告は、現在、他の男性と交際中である。
２　以上１に認定の事実を前提に、原告及び被告間の婚約の成否等について検討する。
(一)　婚約は、当事者双方の将来夫婦になろうという合意で成立するものであり、必ずしも結納の授受その他一定の形式は必要でないが、将来における婚姻という身分関係形成を目的とした合意として当事者の自由意思が強く尊重されるべき分野の事柄であることに照らすと、結納その他慣行上婚約の成立と認められるような外形的事実のない場合には、その認定は慎重になされなければならないというべきである。


(二)　原告は、まず、平成１０年９月１９日の時点で婚約が成立したと主張する。しかし、同日の時点では、まだ原告及び被告はお互いに知り合ってから１週間も経っておらず、その間連絡を取り合って会っていた程度の交際にとどまること、原告自ら、その本人尋問において、同日の段階では、まだ被告との結婚までは考えておらず、婚約が成立したとは思っていない旨供述していること等に照らせば、被告から原告に対して結婚を前提に交際して欲しいという趣旨の申入れがあったことを考慮に容れても、同日の段階で、原告及び被告間に婚約が成立していたと認めることはできない。
しかしながら、原告及び被告間の交際は、その後肉体関係を伴うかたちで続いたこと、原告及び被告は、互いにその両親や友人に対し、相手方を婚約者としてあるいは結婚を前提とした交際相手として紹介していること、被告は、原告方に度々宿泊していたこと、原告及び被告は、将来の婚姻生活の拠点となるべき不動産物件を求めて複数の不動産業者をあたり、最終的に原告名義で本件不動産を購入していること等の事実を総合考慮すれば、遅くとも、原告が本件不動産を購入した平成１２年７月ころまでには、原告及び被告の関係は、互いに将来夫婦として共同生活を営む合意が形成されており、婚約という法的保護を与えられるべき実質を有する段階に至っていたというべきであるから、原告及び被告間に婚約が成立していたと認めるのが相当である（以下「本件婚約」という。）。(三)　そうすると、本件において、被告が本件婚約を解消したことについて正当な理由のあることを認めるに足りる証拠はないから、被告は、本件婚約の（不当）破棄を理由に、原告に対し、その被った損害を賠償すべき責任を負うというべきである。
３　そこで、次に、本件婚約の破棄により被告の賠償すべき原告の損害について検討する。
(一)　本件不動産購入代金（請求額１６５０万円）及び本件不動産購入手数料
（請求額１５３万７６１０円）について
前記１に認定のとおり、原告は本件不動産を代金１６５０万円で購入したことが認められ、また、甲第１０号証ないし第１７号証によれば、原告は、本件不動産の住宅ローンの事務手数料として３万１５００円及び保証料として３５万０５４０円をそれぞれ支払ったこと、本件不動産の火災保険料として２５万７３７０円を支払ったこと、本件不動産購入時の移転登記登録免許料・抵当権設定登録免許料及び司法書士費用として合計２４万９３００円を支払ったこと、本件不動産の媒介業者に仲介手数料として５８万２７００円を支払ったこと、収入印紙代として１万５０００円を支払ったことが認められる（原告は、その他にも、本件不動産の固定資産税の日割計算分５万１２００円も請求する。）。
しかしながら、原告は、これらの支出により、その対価に相当するというべき本件不動産を取得しているのであって、原告は、本件不動産の購入後現在までその所有者であり、その登記名義を有していること、原告は本件不動産の購入後いつでもこれを利用できる状況で支配していること、本件婚約の破棄により本件不動産の財産的効用・価値の全部ないし一部が喪失するという関係にはないことにも鑑みると、原告に本件不動産の購入価格相当額ないしその手数料相当額の財産的損害が発生したと即断することはできない。そして、本件不動産について、本件婚約の解消により原告の当初の購入目的に従った用途が失われ、あるいはその購入後に時価の下落があったとしても、いまだ現実に具体的な損害が生じていない、あるいは具体的な損害額が不明であるといわざるを得ない。
したがって、結局、この点に関する財産的損害の賠償請求は理由がないというべきであり、上記のような事情は、慰謝料の算定にあたって斟酌するのが相当である。
(二)　本件不動産リフォーム代（請求額１５０万３１８０円）甲第９号証の１、２によれば、原告は、本件不動産の改装（リフォーム）工事を訴外有限会社丙に発注し、平成１２年８月２４日及び同年１０月６日の２回に分けて、合計１５０万３１８０円を支払ったことが認められる。しかしながら、上記工事によりリフォーム代金相当額の価値が本件不動産に附加されるかたちで増加し、原告がこの増加価値を把握していると解されるから、前記(一)の認定説示と同様の理由により、この点に関する損害の賠償請求は理由がないというべきである。
(三)　家具購入代（請求額２０万２９８６円）について甲第１６号証及び第１７号証によれば、原告は、本件不動産での被告との共同生活に備えて、通販業者の通信販売等を通じて家具類を購入したことが認められる。しかし、原告は、上記購入金額に相当する物品を取得し、現在もこれらの所有者であり、原告はいつでもこれを利用できる状況にあること、原告の購入した家具類は特殊な物品ではなく、本件婚約の破棄によりその財産的効用・価値の全部ないし一部が喪失するという関係にはないこと等の事実に照らすと、前記(一)の認定説示と同様の理由により、この点に関する損害の賠償請求は理由がないというべきである。
(四)　携帯電話使用料（請求額１５万９９１２円）について甲第１８号証の１ないし２０、原告及び被告各本人尋問の結果、弁論の全趣旨によれば、原告は、被告との交際開始後、被告に対して携帯電話を預けたこと、この携帯電話は主として原告及び被告間の交際の目的のために利用されていたことが認められるところ、このような利用は、両者間の交際及び本件婚約の成立によりその目的を達しているものであるから、たとえその後に本件婚約の不履行があり両者間の関係が解消されることになったとしても、上記利用にかかる使用料は、本件婚約不履行と相当因果関係のある損害とは認められないというべきである（もっとも、被告が上記目的以外の目的のために上記携帯電話を利用したことのある可能性は必ずしも否定できないが、仮にそのような利用にかかる使用料が含まれているとしても、それは、本件婚約の破棄と相当因果関係のある損害にあたらないと解される。）。
したがって、この点に関する損害の賠償請求は、その余の点につき判断するまでもなく、理由がない。
(五)　休業損害（請求額２５万円）について


平成１３年（行ケ）第４４６号　審決取消請求事件
平成１４年５月１４日口頭弁論終結
判決
原　　　　　　告　　　サルヴァトーレ　フェラガモ　イタリア　エス．
ピー．エー．
訴訟代理人弁護士　　　宮　川　美津子
同　　　　　　　　　　中　村　勝　彦
訴訟代理人弁理士　　　稲　葉　良　幸
同　　　　　　　　　　内　田　佐江子
訴訟復代理人弁護士　　佐　藤　真太郎
被　　　　　　告　　　特許庁長官　及川耕三
指定代理人　　　　　　涌　井　幸　一
同　　　　　　　　　大　橋　良　三
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
(1)特許庁が平成１１年審判第６８５０号事件につき平成１３年５月２８日にした審決を取り消す。
(2)訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
被告は，平成９年４月９日，別紙審決書写し〔別掲〕記載の商標について，立体商標登録出願（平成９年商標登録願第１０４０４１号，以下「本願商標」という。）をした。指定商品は，第１４類「貴金属，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ・貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て・貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布，貴金属製喫煙用具，身飾品，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，時計，記念カップ，記念たて，キーホルダー」，第１８類「皮革，かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，かばん金具，がま口口金，傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，乗馬用具，愛玩動物用被服類」及び第２５類「被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴」である。
原告は，平成１１年１月２５日（送達日）に拒絶査定を受けた。原告は，平成１１年４月２６日，上記拒絶査定に対する不服の審判を請求した。
特許庁は，これを平成１１年審判第６８５０号事件として審理し，その結果，平成１３年５月２８日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同年６月１３日に，その謄本を原告に送達した。
２　審決の理由
審決は，別紙審決書の写しのとおり，本願商標が，その指定商品との関係では，金具又は飾りの形状の一形態を表示したものと認識されるにすぎず，本願商標は自他商品の識別標識としての機能を有さず，また，本願商標と同一と認め得る形状の金具等のみによって，需要者に強い印象・記憶を与え，かつ，需要者が何人かの業務に係る商品等であることを認識することができるに至っているとも認められないから，商標法３条１項３号に該当し，同条２項には該当しない，と認定判断した。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
１　取消事由１（立体商標制度の一般的理解の誤り）
(1)審決は，「商品の機能又は美感に関わる形状は，多少特異なものであっても，未だ，商品等の形状を普通に用いられる方法で表示するものの域を出ないと解するのが相当である。」（審決書２頁２５行～２８行），「商品等の機能又は美感とは関係のない特異な形状である場合はともかくとして，商品等の形状と認識されるものからなる立体的形状をもって構成される商標については，使用をされた結果，当該形状に係る商標が単に出所を表示するのみならず，需要者間において当該形状をもって同種の商品等と明らかに識別されていると認識することができるに至っている場合を除き，商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として，商標法３条１項３号に該当し，商標登録を受けることができないものと解すべきである。」（同頁３３行～３頁３行）との規範を定立している。(2)しかし，審決は，立体的形状における，機能的形態の登録可能性の問題と，意匠的形態の登録可能性の問題とを区別していない。機能的形態については，その機能を果たすためには，原則的に同様の形状にならざるを得ず，何人もこれを使用する必要があることから，一私人に独占を認めるのは相当でなく，多少特殊なものであっても，いまだ商標法３条１項３号に規定する，商品等（指定商品若しくはその容器又は指定役務の提供の用に供する物，以下「商品等」という。）の形状を「普通に用いられる方法で表示する」ものの域を出ないとする見解には，一理ある。これに対し，商品の意匠的形態においては，他に選択可能なデザインは多数存在するのであるから，独占の弊害を考慮する必要性は乏しい。


したがって，商品等の形状を「普通に用いられる方法で表示する」商標とは，商品の機能に基づいて合理的に構成すれば，通常はその形態に帰着せざるを得ないような形態を意味するものと考えるべきであって，そうでない商品等の意匠的形態については，広く商標登録を認めていくべきである。(3)被告は，平成７年１２月１３日工業所有権審議会「商標法等の改正に関する答申」（以下「本件答申」という。）や被告自身の運用基準を掲げる。しかし，審議会や特許庁が法令の解釈権限を有しているわけではない。仮に，本件答申の立場を前提とするとしても，この答申においても，機能的形態と意匠的形態とを区別し，前者については，「機能的・不可避的な立体的形状からなる商標については，・・・使用により識別力が生じるに至った場合においてもなお不登録とするよう規定することが適当である。」（乙第１号証２枚目３１行～３枚目１９行）とする一方，後者については「・・・指定商品やその容器の形状そのものである場合には不登録とするとの運用を厳しくする・・・」（乙第１号証３枚目２０行～２２行）など，前者の登録可能性をより厳格に解すべきであるとしている。
米国の判例等においても，原則的に，機能的形態の登録は不可としつつも，意匠的形態の登録は可能であるとされている。
(4)立体商標でない商標であっても，特に図形商標などでは，美感を重視する側面が強いものである。立体商標についてだけ，意匠的機能があるからという理由で，出所識別機能を限定的に解釈する必要はない。
平面的な商標であっても，理論的には意匠法の保護対象となり得るものであるから，商品の形状が意匠法の保護対象であることをもって，商標法の保護において平面的商標と立体的商標を区別することは不当である。２　取消事由２（商標法３条１項３号該当性の判断の誤り）(1)本願商標は，商品の機能とは関係のない単なる意匠的形態であるから，商標法３条１項３号には該当しない。
(2)仮に，立体商標についての審決の一般的理解が正しいとして，それを前提とするとしても，本願商標は，他の業者の製品と比較して，それ自体で自他商品識別機能を果たし得るような特異な形状をしている。
本願商標と似た形状の金具等を用いた製品が，市場に出回っていたということはない。
(3)本願商標の形状は，指定商品そのものの形状として用いられ得るだけでなく，指定商品の一部分として，ワンポイントマーク的にも使用し得るものである。現に，原告商品のうち，靴やかばん等に関しては，商品の一部分において，出所を示すシンボルマークのように使用されている。
すなわち，本願商標は，仮に被告の審査基準によるとしても，かばん等の指定商品との関係において，指定商品やその容器の形状そのものではないから，当該指定商品の形状を表示したものではないことになる。以上のとおりであるから，本願商標は，商標法３条１項３号に該当しない。３　取消事由３（商標法３条２項該当性の判断の誤り）(1)本願商標と原告が使用している商標の同一性の要否審決は，「出願に係る商標が商品の一部の立体的形状のみからなるものであるのに対し，実使用に係る商標が該立体的形状と文字，図形等の平面標章の場合には，両商標の構成は同一でないことから，出願に係る商標については，原則として使用により識別力を有するに至った商標と認めることができない。」（審決書４頁１２行～１６行）としている。
しかし，そもそも，出願に係る商標が使用により自他商品の識別力を得たか否かを判断するに当たって，判断の根拠とする使用を，当該出願商標と同一の商標の使用に限定する理論的根拠はない。類似の商標であっても，使用された結果，当該商標自体が自他商品の識別力を獲得することも十分に想定できる。
(2)原告による本願商標の使用
原告は，本願商標と同一の商標を，継続的かつ独占的に商品に使用してきている。
ア　原告は，昭和４４年ころから，本願商標をかばん類等に使用している。本願商標は，「ガンチーニ」の愛称を持つ商標である。原告は，日本においても，昭和４７年ころから，本願商標を使用した各種かばん類等を継続的に販売し，昭和６０年代以降，日本を含む世界各国で，本願商標を使用した「ガンチーニ　ハンドバック」を販売している。また，本願商標を用いた貴金属（甲第５号証，第４６号証，第５４号証，第５８号証，第６４号証，第６７号証，第７１号証，第７４号証，第７６号証，第７８号証，第７９号証等），かばん類（甲第８号証，第１３号証，第１４号証，第１８号証ないし第２０号証，第２２号証，第２５号証，第２７号証，第２９号証，第３１号証等），肩掛け部分の金具（甲第４号証，第７１号証，第７４号証）等も販売している。
本願商標と同一の形状をしている金具の近辺に，「ｆｅｒｒａｇａｍｏ」の文字が使用されている商品もあるものの，その大きさは，当該金具に比して極めて小さく目立たないものである。需要者は，当該金具の形状そのものから商品の出所を推認する可能性が高い。
イ　原告は，莫大な宣伝広告費を投じて，宣伝広告を行ってきた。原告の費やした宣伝広告費は，平成６年は２億０３５０万円，平成７年は２億５２５３万０９１９円，平成８年は３億６４５９万３０９５円，平成１０年は５億５４９０万７０００円，平成１１年は６億９８６１万３０００円，平成１２年は７億２６１９万５０００円である。本願商標を付した商品についての宣伝広告費は，そのうちの相当高い割合を占めている。
原告の商品の日本における売上高は，平成１１年は１２８億９０２７万８０００円，平成１２年は１２８億５３９７万７０００円であり，本願商標を付した商品の販売額はそのうちの相当高い割合を占めている。
（甲第３号証ないし第８１号証）
以上のような宣伝広告，販売実績に加え，本願商標は独特の形状を有し，原告により独占的に使用されてきたことから，本願商標は，需要者に強い印象・記憶を与え，自他商品の識別力を備えるに至っている。
(3)雑誌等による紹介
多数の雑誌において，本願商標と同一形状の「ガンチーニ」は，原告の「定番」，「トレードマーク」，「シンボル」等と紹介されており，自他商品の識別力を獲得していることが明らかである。


（甲第９号証，第１０号証，第３９号証，第５５号証，第６０号証，第６１号証，第６６号証，第６９号証，第７３号証，第７５号証，第７９号証）被告は，「ガンチーニ」と称される金具等には，本願商標と同一のものもあるものの，異なるものも数種類あることを挙げて，識別されているのは，本願商標によってではなく，「ガンチーニ」と称される文字によってであると主張する。確かに，「ガンチーニ」と称される金具には，本願商標の形状そのものではなく，それと同一の形状のものを２個対称になるようつなぎ合わせた形状も含まれる。しかし，それらは，いずれも，本願商標と同一の形状をその構成要素としており，いずれの形状においても，自他商品識別機能を有している。
(4)原告による識別力確保のための対応
原告は，本願商標と酷似した商標を付した違法商品を発見した場合，警告書等を送付して当該違法商品の販売等を中止させるなど，本願商標の自他商品の識別力を維持するための努力をしてきた。
ア　原告は，株式会社ワシントン靴店（以下「ワシントン靴店」という。）が，本願商標に酷似した商標を付した商品を販売していたことを発見し，平成８年１０月２３日に警告書（甲第８３号証の１及び２）を送付し，平成９年２月１４日，当該商品の製造・販売禁止等を内容とする商標使用等差止仮処分の申立てを行った（甲第８４号証）。
ワシントン靴店が，既に当該商品の製造・販売等を行っていないということであったため，原告は上記仮処分申立てを取り下げた。イ　原告は，平成１０年３月ころ，株式会社プレミック（以下「プレミック」という。）が，本願商標に酷似した商標を付した商品を販売している事実を発見し，同社に対し，平成１０年４月２日，当該商品の広告・販売を中止すること等を求める警告書（甲第８５号証の１及び２）を送付した。その後，原告は，株式会社やました（以下「やました」という。）が，当該商品を製造し，プレミックに販売している事実を発見し，やましたに対し，当該商品の製造・販売の中止を求める警告書（甲第８６号証の１及び２）を送付し，プレミックに対しても再度警告書（甲第８７号証の１及び２）を送付した。その後，プレミックは当該商品の広告・販売を中止し，やましたも原告の権利を侵害していたことを認めて，平成１２年１月３日，今後当該商品を製造・販売しないことを内容とする和解契約を原告と締結した。ウ　原告は，株式会社三宝（以下「三宝」という。）が，本願商標に酷似した商標を付した商品を販売していたことを発見し，平成１３年３月２８日に警告書（甲第８９号証の１及び２）を送付し，同年４月２４日に再度警告書（甲第９０号証の１及び２）を送付した。
その結果，三宝は，原告の権利を侵害した事実を認め，今後は当該商品を製造・販売しないこと等を内容とする和解契約（甲第９１号証）を原告と締結した。
第４　被告の反論の要点
審決の認定判断は正当であり，審決に原告主張の誤りはない。
１　立体商標制度の成立
立体商標保護を求める声が現実にあること，不正競争防止法においても，商品の形状について保護を認めている裁判例が多くあること，国際的にも立体的な商標を保護する趨勢にあることから，我が国においても，立体的商標が商標制度により保護されることとなり，平成８年法律第６８号により，立体的形状若しくは立体的形状と文字，図形，記号等の結合又はこれらと色彩との結合された商標であって，商品又は役務について使用するものを登録する，立体商標制度が導入された。この立体商標制度は，指定商品若しくはその容器又は指定役務の提供の用に供する物の形状（すなわち，「商品等の形状」）も含む立体的形状であって，商品又は役務について使用するものを登録する制度であり，平面商標と同様，自他商品・役務の識別機能を通して獲得される，商標を使用する者の業務上の信用を保護するためのものである。
この立体商標制度においては，①商標法により保護すべき立体商標は，商品若しくは商品の包装又は役務の提供の用に供する物の形状も含む立体的形状とし（商標法２条），②立体商標の登録要件について，需要者が指定商品若しくはその容器又は指定役務の提供の用に供する物の形状そのものの範囲を出ないと認識する形状のみからなる立体商標は登録対象としないことにし（同法３条１項３号），③立体商標の不登録の理由として，機能的・不可避的な立体的形状からなる商標については，使用による識別力を生ずるに至った場合においても，登録しないこととし（同法４条１項１８号），④意匠権との抵触関係については，従来どおりとし，特許権，実用新案権との抵触関係についての調整規定を設けることとする（特許法７２条，実用新案法１７条，商標法２９条，３３条の２及び３），とされた。２　取消事由１（立体商標制度の一般的理解の誤り）について(1)前記のとおり，立体商標制度は，平面商標と同様，自他商品・役務の識別機能を獲得した商標を使用する者の，業務上の信用を保護するためのものである。したがって，立体商標が保護されるためには，自他商品の識別標識としての機能を有していることが必要である。
そうである以上，商標法３条１項３号の，商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は，需要者が指定商品等の形状そのものの範囲を出ないと認識する形状のみからなる商標を含むものというべきである。すなわち，指定商品との関係で，同種の商品が採用し得る立体的な形状に特徴的な変更，装飾等が施されたものであっても，全体として指定商品等の形状を表示したと認識するにとどまる限り，識別力を有しないというべきである。現実に使用されていないような形状であっても，需要者がその商品又は役務の取引業界において採用し得る範囲での変更，装飾等と認識するにとどまる場合には，その立体商標の全体を観察しても指定商品等の形状の範囲を出ないものとみられるから，原則として識別性を有しない。


このような解釈がなされるのは，商品等の形状が，本来，その商品等の持つ機能を効果的に発揮させたり，その商品等の持つ美感を高めたりする目的で選択されるもので，本来的（第一義的）には，商品・役務の出所を表示し，自他商品等を識別する標識として採択されるものではないと，需要者により一般的に認識されるため，同種の商品等のものとして採用し得る範囲での変更・装飾は，機能・美感のためと把握され，その出所とは結び付けられないからである。以上のとおりであるから，商品等の形状は，商品等の機能又は美感とは関係のない特異な形状である場合，あるいは，そのように特異な者でない形状については，使用により二次的に自他商品等の識別力を有するに至った場合に，初めて登録要件を満たすものである。また，仮に使用等によって識別力を具備したとしても，機能的・不可避的な立体的形状の場合は，公益的な要請から登録は認められない（商標法４条１項１８号）。
(2)原告は，立体的形状における機能的形態と意匠的形態とを区別し，後者は，前者に比べ，広く商標登録を認めていくべきであると主張する。しかし，前記のとおり，商品若しくは商品の包装，役務の提供の用に供する物又は商品を構成する部品等商品の一部の形状は，本来商品それ自体の機能を効果的に発揮させたり，美感を高めたりなどの目的のために選択されるものであって，第一義的に商品・役務の出所を表示し，自他商品等を識別する標識として採択されるものではないから，基本的に識別標章たり得ないものである。したがって，商品等の形状は，それが商品等の形状と認識される限りにおいては，機能的形態であるか意匠的形態であるかにかかわらず，自他商品の識別機能を有しない。ただし，例外的にその使用により二次的に自他商品の識別力を獲得することがあり，その場合，登録要件を満たすことがあるのである。
本件答申は，仮に使用等によって識別力を具備したとしても，機能的・不可避的な立体的形状の場合は，公益的な要請から登録は認められないとして，使用等によって識別力を具備したものについては，機能的形態と意匠的形態とで扱いを異にすべきものとしている。しかし，識別力の獲得に基づく登録の可否において，機能的形態と，意匠的な形態とを区別し，前者をより厳格に解すべきであるとはしていない。
米国と日本の商標保護に関する法制は細部においておのずと異なるものであり，本願商標の登録の適否が，米国の判例等をもって，判断されるものではない。
(3)原告は，立体商標でない商標であっても，特に図形商標などでは，美感を重視する側面が強いから，立体商標に意匠的機能があるからといって，平面的商標と比較して，出所識別機能を限定的に解する必要はない，と主張する。しかし，前記のとおり，商品等の形状は，本来それ自体の持つ機能又は美感をよりよく発揮させるために選択されるものであり，本来的ないし直接的には意匠法など他の知的財産制度で保護されるべきものであり，それを，当初から自他商品を識別する標識として採用される平面的な商標と同視することはできない。識別力の有無の観察は，問題となっている商標が，その指定商品に使用された場合に，需要者がどのように認識するか，という観点に立ってなされるべきものであり，このことは，平面的な商標であれ，立体的商標であれ，差異はない。審決もこの点で両者を区別してはいない。
３　取消事由２（商標法３条１項３号該当性の判断の誤り）について(1)原告は，本願商標は，商品の機能と関係のない単なる意匠的形態であるから，商標法３条１項３号に該当しないと主張する。
しかし，本願商標は，仮に商品の機能と関係のない意匠的形態であるとしても，後記のとおり，それ自体で自他商品の識別標識としての機能を果たし得るような特異な形状はしていない。
(2)本願商標の特異性
ア　本願商標は，「靴飾り，かばん金具等」の商品の一部分の立体的形状と認められるものである。その形状は，ギリシャ文字の「Ω（オメガ）」の，やや広く開けた開口部をその両端外側に短く伸びた直方体と同一幅の直方体で閉じて円環状としたものであって，何ら特徴のない比較的簡単な形状より成るといい得るものである。その指定商品との関係，例えば，「かばんの留め金」における「留める，つまむ，起こす，押す。」等の動作に対応する機能性や商品の一部分としての装飾性との関係において，前記の円環状の形状とすることは，通常予想される選択の範囲を出ないものである。したがって，本願商標は，それ自体で自他商品の識別標識としての機能を果たし得るような特異な形状をしているものとはいえない。イ　原告は，本願商標を構成する立体的形状と同様の形状を付属金具や飾りとするものは市場に出回っていないから，本願商標が，自他商品の識別力を有するような，特異な形状であると解することに何ら妨げはない，と主張する。しかし，審決時には，原告以外の者が製造・販売する「靴，かばん」等であって，本願商標を構成する立体的形状と同様の形状を有する金具飾りを，「靴，かばん」等の一部に採用するものが市場に出回っていた，と推認することができる（甲第３号証，乙第４号証）。
ウ　本願商標に係る形状や装飾等が施された商品と同一のものが市場に実際に存在しなくても，また，相対的には外観上特徴的な形状から成るものと認められるとしても，その商品の取引業界において，需要者によって，その種の変更，装飾等が採用され得るものと認められれば，自他商品の識別機能を有していないものというべきである。本願商標は，前記のとおり，指定商品，例えばかばんの留め具における「留める，つまむ，起こす，押す。」等の動作に対応する機能性や，商品の一部分としての装飾性において，通常予想される選択の範囲を脱した予測し難い特異な形状とはいい難く，需要者をして，金具や飾りの一形態として認識させるものである。
したがって，本願商標に接した需要者は，これを指定商品の形状の範囲を出ないものと認識するというのが相当であり，本願商標の形状それ自体が自他商品の識別標識としての機能を有しているとはいえない。(3)原告は，靴やかばん等に関しては，本願商標は，商品の一部にワンポイントマーク的に用いられるものであり，意匠的機能より，出所識別的機能が強く発揮されている，と主張する。しかし，被告が例として挙げるような，ポロシャツの胸部に付される標章が，その使用態様によっては，装飾的，意匠的なものを超えて，商標として自他商品の識別力を備えることがあるとしても，本願商標をそのようにとらえなければならないとする事情はうかがえない。