１　Ｇは，被告病院で内視鏡検査を受けるまでは特別に治療を要する症状がなかったのであり，癌に罹患していたとしても，被告の医療過誤がなければ延命できた可能性は十分にあった。入院中の無用で苦痛な治療を受けさせられたこと，入院後２０日にも満たずに不慮の死を迎えたこと，病状の説明を十分に受けなかった（死因の究明もされていない）ことによりＧが受けた精神的打撃は甚大であり，同人の慰謝料として２４００万円が相当である。（なお，Ｇの死が肝臓癌の転移拡大によるものとしても，それに至るまでの被告の医療過誤による精神的肉体的苦痛は５００万円を下らない慰謝に値する。）。
Ｇの症状に関する説明及び死因の究明義務がＧに対する関係で債務不履行とならないとすれば，原告Ａに対する不法行為であり，その場合の同原告に生じた慰謝料請求権をＧの上記請求権（説明義務等違反に相当する額を除いたもの）と併せると２４００万円となる。
２　原告Ｂは，義父にあたるＧと長年同居して親子同様に生活してきたものであり，Ｇの死により実の父親を失った以上の精神的苦痛を被った。また，被告病院の病状説明が二転三転したため，看病に振り回され，Ｇと十分に話もできなかった悲しみも深い。被告病院は，解剖も行わず死因についての説明もしておらず，遺族に対する義務を果たしていない。これらを総合した原告Ｂの固有の慰謝料としては３００万円が相当である。
３　弁護士費用として，原告Ａ分２４０万円，同Ｂ分３０万円が相当である。５　証拠の関係は，記録中の書証・証人等目録の記載を引用する。
第４　争点に対する判断
１　Ｇの死因について
１　被告は，経皮経肝ドレナージ（４月５日実施）の際に採取していたＧの肝組織の病理組織学的検査結果から，同月１０日，線癌と診断した（転移性か原発性かの鑑別は困難としている。乙１〔入院診療録Ｐ５９〕，２０。）。鑑定人Ｉの鑑定結果（以下「Ｉ鑑定」ともいう。）も，入院中に実施されたＵＳ（腹部超音波）及びＣＴ（コンピューター画像）検査，腫瘍マーカーの検索結果等からＧに発育速度の相当急速な肝癌があった（転移性か原発性かの判断は同様に留保。）としており，Ｇには進行性の肝癌（線癌）があったものと認められる。
２　被告は，Ｇの死因を，この肝癌の悪化による免疫不全，悪液質等を含む全身的な癌死と主張する。
一方，Ｉ鑑定は，４月１日時点で癌病巣の臓器に占める範囲は５割以下であって肝機能（検査数値は乙１〔Ｐ９５〕。）は十分に保たれていたこと，同月５日以降の肝機能障害の進行には，アシドーシス（酸性血症），腎・肺機能障害，ＤＩＣ（播種性血管内凝固症候群）の併発が関わっているとみられることから考えて，この肝機能障害は肝癌（転移性あるいは原発性）のみに起因するのではなく多臓器不全の１つの表れとみるべきであるとし，Ｇの死因は，肝癌のみの急激な進展による肝不全ではないと結論している。証拠（乙３，５，１２，証人Ｅ）によると，転移性肝癌の末期には症状が指数関数的に悪化することがあると認められるが，Ｇの場合，剖検もされておらず，肝癌の急激な進展が直接に死の結果をもたらしたと認めるに足りる証拠はない（なお，以下，３，４項で説示する。）。
３　３月２９日に認められた心窩部の筋性防御（デファンス）及びブルンベルグ徴候（反跳圧痛。いずれも疑陽性〔軽度〕。），白血球数，ＣＲＰ（Ｃ反応性蛋白検査）の上昇（乙１〔Ｐ１１〕，３）は，急性続発性細菌性腹膜炎を疑わせる徴候であり，翌３０日（前記事実経過の概略の５）から投与された抗生剤チエナム（広範囲の細菌に効果〔乙１９〕。）によりＧの症状（心窩部痛，悪寒戦慄，発熱）が小康を得ていることからすると，その頃，Ｇは，細菌性腹膜炎を発症していたものと判断される（甲８，乙１，鑑定）。また，末期癌においては，悪性腫瘍が血行性，リンパ行性の経路で腹膜に散布され広がって癌性腹膜炎を引き起こすことがあり，Ｇの場合，癌症状が進行していたと見られることからして，この癌性腹膜炎を併発していたことは否定できない（乙３，１８，証人Ｅ，鑑定）。
４　そこで，この腹膜炎（細菌性及び癌性）がＧの死の直接原因となったといえるかであるが，Ｉ鑑定はこれを否定している。すなわち，同鑑定は，炎症反応を示す検査数値こそ高かったものの，３月３０日（鑑定では２９日投与開始とされるが，前記のとおり，同日投与方針決定，翌３０日早々の投与開始のようである。）からの抗生剤（チエナム）の投与により，Ｇの脈拍，体温及び尿量が４月１日（以下同月。）までは安定していて（乙１〔Ｐ１３６～１３９,１７１～１７６〕），細菌性腹膜炎の急変は考え難いこと，癌性腹膜炎についても，これが急激に進展し悪液質を呈した事実は裏付けられないことなどから，この腹膜炎が死の直接原因となったことを否定するのである。
５　そして，Ｉ鑑定は，Ｇの急速な症状の悪化と死の原因は次のように説明できるとする。すなわち，広域スペクトラムを有する抗生剤チエナムの使用（乙１〔Ｐ３９〕では明確でないが，被告は，死亡時まで投与したとしている（前記事実関係の概略５。）により細菌性腹膜炎は軽快したが，一方で腸内細菌叢に菌交代現象が起こり，その結果，２日には薬剤性腸炎特に偽膜性大腸炎またはメチシリン耐性黄色ブドウ球菌による腸炎が生じ，これが見逃された上，抗生剤のビブラマイシンが追加投与された（前記同６）ため，さらに重篤な病態となり急激な死への経過をたどったとする。偽膜性大腸炎は，抗生物質投与を起因とする代表的な疾患であり，抗生物質の投与で腸内細菌の菌交代現象が生じ，グラム陽性桿菌（C.difficile)が異常増殖して大腸粘膜を傷害することで発症する。高齢者に多く，下痢，腹痛，発熱が見られるが血便を見ることは少ない。抗生物質投与の量，期間，方法に明らかな相関は見られないが，１０日～２週間続けた場合に多く，投与期間中に半数が発症する。治療は，抗生物質投与の中止と原因菌の除去のためのバンコマイシンの投与である。（乙２５）


被告は，偽膜性大腸炎は抗生物質投与後１０日以上して発症するものであるところ，Ｇの場合，チエナム投与後４日目に発症しているとして，この病変に該当しないと主張する。しかしながら，上記成書（乙２５）は，抗生物質投与の量や期間と発症の間には明らかな相関は見られないとしているのであり，Ｇの症例がこれに矛盾するとはいえない。また，Ｉ鑑定は，広域性抗生剤投与後，一般的には３日から１０日後に発症するとしており，本件が特異な症例とみることはできない。
６　以上認定の偽膜性大腸炎発症の機序に，Ｇの症状の経過，すなわち，１日の大腸内視鏡検査では炎症所見は認められなかったが，２日から下痢，腹痛，発熱が見られるようになり，解熱剤の投与により熱は抑えられたものの下痢は死亡まで続いていること，同日以降もチエナムと併せてビブラマイシンの投与が続けられたこと，５日の検査では炎症反応が高値を示していること（乙１，鑑定）を総合すると，鑑定人が指摘するように，Ｇは，２日に偽膜性大腸炎を発症し，これが重篤化して急激な死への経過をたどったと認めるのが相当である。なお，メチシリン耐性黄色ブドウ球菌による腸炎の発生も否定できないと思われるが，原因菌の培養はされておらず，確定はできない。
２　Ｇに対する医療措置の過誤の有無
１　胃の内視鏡検査について
(1)原告らは，高齢で肝疾患もあったＧに対し穿孔のおそれもある内視鏡検査をしたこと自体が過失であると主張し，生検の必要性も問題にする。しかし，胃の内視鏡検査は，疾患が疑われる被験者に対し日常診療で一般的になされる検査方法であり，熟達した医師が通常の注意の下に施行する限り特に危険なものではない。Ｆ医師の内視鏡検査の経験に不足はなく，Ｇの心窩部痛の訴えに対し上部消化管の疾患を疑って内視鏡検査を施行したことは，Ｇの年齢や肝疾患等の治療歴を考えても不当であったとはいえない。（甲３，４，証人Ｅ，同Ｆ，鑑定）
また，内視鏡検査の際認められた胃の状態（胃角の小びらん，胃壁の伸展不良，胃体部大弯の皺襞腫大）からすれば，硬性癌を疑い同部の生検を行ったことが一般的な日常診療方法として妥当を欠くとは評価できない。
（乙４の１，証人Ｅ，同Ｆ，鑑定）
(2)次に，原告らは，抗血小板剤（パナルジン）の継続的投与を受けていて（この事実は被告も認めており，昭和５９年１０月以来脳梗塞の発症を防ぐために１日２錠投与していたとする。）出血しやすい状態にあったＧに対しては，同剤の投与中止後に生検すべきであった上，Ｆ医師は，機器の操作ミスにより胃粘膜を損傷したと主張する。
イ　胃壁の構造は，内腔面から，粘膜，粘膜筋板，粘膜下層，固有筋層，漿膜下層，漿膜と連なっている。血管が多いのは粘膜下層である。生検の場合，一般的には粘膜筋板までの場合が多い。生検には必ず出血を伴うが，通常はごくわずかで自然に止血する。本件生検の際の内視鏡の所見では，静脈瘤，露出血管，血管腫など出血の恐れのある胃壁の病変は認められなかった。本件生検出血は胃管からの局所止血剤の注入により止血した。出血量は７５０ｍｌ程度（１０００ｍｌの出血があったとの記載〔乙１のＰ１４０,１４６〕は，胃液等の分泌物を含む数字と推認される。なお，予定の検査であったから食物残渣があったとは考えにくい。）と推定される。（甲４，乙１，４の１，証人Ｅ，同Ｆ，鑑定）。ロ　抗血小板剤パナルジン（塩酸チクロビジン製剤）は，虚血性脳血管障害等に伴う血栓・塞栓の治療ならびに血流障害の改善に用いられる薬剤である。血液凝固因子の働きを抑制するため，出血している患者には禁忌とされ，出血傾向（素因）のある患者，高齢者（造血機能等の低下がある。）等への投与も慎重にすべきであるとされている。また，手術の場合には，出血を増強するおそれがあるので，１０～１４日前に投与を中止することと注意されている。（乙２１〔能書〕）
以上からすると，本件生検出血が吐血を伴うほどに多量となったのは，パナルジンの継続的服用により出血傾向（素因）のあったＧに対し，粘膜筋板（前記のとおり，生検は，一般的には同層までの場合が多いとされる。）を超えて，より密な血管走行がある粘膜下層の組織を採取したために生じたものと推認される。
生検は，少量にせよ出血を伴うものであり，パナルジンが出血を増強するおそれがあることからすれば，内視鏡検査を担当したＦ医師（同人がＧの同剤服用を知っていたことは被告も認めている。）としては，生検の必要を認めても，検査を中断してパナルジンの服用中止を待つか，可能であれば血管に届かない粘膜筋板の浅い組織までの採取にとどめるべきであったということができる。
したがって，Ｆ医師の医療処置には，この点において過誤があったと認めるのが相当である。
被告は，脳梗塞再発の危険が存したからパナルジンの投与は中止できなかったと反論するが，同剤の投与が再発予防の唯一の手段であったことを示す証拠はなく，再発の危険性がどの程度のものであったか，Ｇに危惧すべき徴候があったかについても不明であるから採用できない。また，被告は，内視鏡検査の際に出血することはごく稀で，偶発症というべきであるから過誤はないとも主張するが，Ｇの場合のような条件下での当否を判断すべきであり，理由がない。
(3)原告らは，止血方法についても過誤があり，出血後の病状管理も適切を欠いたと主張する。


Ｉ鑑定は，本件生検出血に対し内視鏡的止血法を試みてもよかったのではないかとしているが，Ｆ医師らの執った手法が誤りであったとする趣旨には解されず，同止血法は一種の手術であるため出血を伴う危険がある（弁論の全趣旨。パナルジンの服用下では，なおのこと危険があったわけである。）ことからすれば，同医師らが内視鏡的止血法を選択しなかったことをもって過誤ということはできない。出血後の安静指示等については，原告らの主張に沿うような証拠（甲１５，原告Ｂ）もあるが，カルテ（乙１〔Ｐ１５３等〕）記載に照らし，直ちに措信できない。(4)前記(2)の過誤とＧの死との間の因果関係について考える。Ｇの死は，細菌性腹膜炎の治療として投与されたチエナムにより腸内細菌叢に菌交代現象が起こり，その結果発症した偽膜性大腸炎が悪化して重篤な病態となり死の転帰をとったものである（前記１）。この細菌性腹膜炎の発症について，Ｉ鑑定は，本件生検出血そのものが細菌性腹膜炎の原因となったことは否定している。しかし，同鑑定によれば，もともと進行性肝癌のために全身的免疫力が低下していたところに，本件生検出血（含む再出血。）とそれに対する処置の影響（一時的なショック状態，多量〔1800㏄〕の輸血，抗潰瘍剤の投与による胃内PHの上昇）のため腸管内細菌の活動が活性化して細菌性腹膜炎が発症したと認められる。そして，この細菌性腹膜炎治療のために投与された抗生剤が結果的に偽膜性大腸炎を発症させたのであるから，前記②の過誤とＧの死との間には相当因果関係があるとみるべきである。
２　感染症（腹膜炎）の発症とこれに対する医療措置について(1)Ｇが３月２９日には細菌性腹膜炎を発症していたとみるべきことは前記１の３のとおりである。
原告らは，入院中に同疾病を発症させたこと自体が被告の過誤（過失）であると主張するが，この主張だけでは被告の具体的な過誤や過失の内容が特定されているとはいえず，失当である。
(2)原告らは，被告が細菌性腹膜炎の原因菌の確定及びそれに対応した治療を怠ったと主張する。
しかしながら，前記１の４のとおり，Ｇの細菌性腹膜炎は，抗生剤チエナムの効果により快方に向かい症状が安定していたのであり，これがＧの死の直接原因となったとは認め難いところである。そうすると，細菌培養等により原因菌を確定しなかったこと（被告も争わない。）とＧの死との間に相当因果関係があると認めるのは困難である。また，細菌性腹膜炎に対する治療に過誤があったとも認めることはできない。
３　偽膜性大腸炎に対する処置について
被告は，文献上の情報からは偽膜性大腸炎と診断することは不可能であったとして，被告医師の処置は医療水準にもとるものではないと主張する。しかしながら，先に説示した（１の５）ように，Ｇの症例が文献資料から外れた特異なものであったとみることはできない。前記１の６の症状経過からすると，被告医師としては，４月３日か４日の時点では，この偽膜性大腸炎の存在を疑い，抗生剤の投与を中止し，感受性の強い抗生剤（バイコマイシン）を投与すべきであったということができる。同剤は，肝機能障害のある患者に対しては慎重投与すべきとされる（乙２５）が，投与を控えるべきほどにＧの肝機能が障害されていたとは認めることができない。被告医師は，この徴候を見逃し，転移性肝癌の急激な進展による病態の悪化と判断してしまったもので，その医療処置には過誤があったというべきである。
この過誤とＧの死との間に相当因果関係を認めるべきことは，以上の説示から明らかである。
４　原告らは，Ｇに対し４月５日に実施された肝ドレナージ（実施の事実は争いがない。）は，偽膜性大腸炎の治療には無用のものであり，体力低下をもたらして死期を早める結果となった旨主張する。
偽膜性大腸炎の治療としてこの肝ドレナージは有用ではなかったといえる（鑑定）が，それによってＧの死期が早まったとの点については，カルテ（乙１）からも格別の状況は窺えず，これを認めるに足りる的確な証拠がない。
３　被告の責任について
１　以上によれば，被告にはＧに対する関係で医療契約上の債務不履行があったというべきであり，被告がその責を免れるべき事由は認められない。原告らは，被告医師が，Ｇの症状につき説明を変転させ，解剖もせずに死因を究明しなかったこともＧに対する関係で債務不履行にあたると主張する。しかし，前者は，以上で説示した被告の債務不履行に包含される事情とみるべきであって，慰謝料の算定にあたって考慮することはできても，独立の債務不履行と構成すべき事実関係ではない（無用な肝ドレナージを施行したという点も同様である。）。後者は，Ｇの死後の事実経過であり，Ｇに対する関係で債務不履行を問うべき対象ではない。
２　原告Ｂは，被告の債務不履行（症状説明の変転，死因不究明を含む。）が自己に対する関係で不法行為にあたると主張する。しかし，本件において被告の不法行為が問題となるのはＧに対する関係においてであり，原告Ｂに対する関係で不法行為が成立するとみるべき特別の事情はない。同原告において死因究明のためＧの解剖を求めたが拒否されたというような事実はなく，被告に解剖を勧める義務があったと認めるのは困難である。この主張は，民法７１１条の類推適用により慰謝料請求ができるとの趣旨にも解される。しかし，同原告に同条の類推適用を認めることはできない。その理由は次のとおりである。
原告Ｂは，昭和５２年に原告Ａ（Ｇの子）と婚姻し同６２年ころからＧらと同居してきたこと，Ｇの本件入院から死亡まで付添看護等に努めてきたこと，Ｇの死亡により精神的打撃を受けていることは認められる（甲１５，同原告本人，弁論の全趣旨）が，本件が医療処置上の過誤であって積極的な加害侵襲という行為類型ではないこと，同原告が経済面や精神面でＧに依存していたような状況はないこと，Ｇには長男もおり（甲１６。同人が手術の同意もしている〔乙１Ｐ３４〕。），同原告がＧから後事を託されていたような状況は窺えないこと，本件訴訟では妻のＡがＧの実子として共同原告となって慰謝料請求をしているという事実関係からすると，同条の類推適用を認めるべき場合にはあたらないと解すべきである。
よって，その余の判断をするまでもなく，原告Ｂの請求は理由がない。３　原告Ａは，被告医師が，Ｇの症状につき説明を変転させ，解剖もせずに死因を究明しなかったことが自己に対する関係で不法行為にあたると主張する。しかし，上記２と同じ理由で，その主張を認めることはできない。


平成１５年（行ケ）第５４号　特許取消決定取消請求事件（平成１６年１月２１日口頭弁論終結）
判　　　　決
原　　　告　　　　　　日立建機株式会社
訴訟代理人弁理士　　　春　日　　　讓
同　　　　　　　　　　益　田　博　文
被　　　告　　　　　　特許庁長官　今井康夫
指定代理人　　　　　　西　野　健　二
同　　　　　　　　　　亀　井　孝　志
同　　　　　　　　　　高　木　　　進
同　　　　　　　　　　宮　川　久　成
同　　　　　　　　　　伊　藤　三　男
主　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
特許庁が異議２００２－７０７８７号事件について平成１４年１２月２６日にした決定を取り消す。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告及びメッツォ・ミネラルズ・ジャパン株式会社（以下「メッツォ・ミネラルズ」という。）は，名称を「自走式破砕機」とする特許第３２１３７１６号発明（平成３年１０月２９日にした特許出願〔特願平３－３４７５６４号，以下「本件原出願」という。〕の一部につき平成１０年１０月２９日新たな特許出願〔特願平１０－３０８７９８号，以下「本件出願」という。〕，平成１３年７月２７日設定登録。以下「本件発明」といい，その特許を「本件特許」という。）の特許権者である。
本件特許につき特許異議の申立てがされ，異議２００２－７０７８７号事件として特許庁に係属したところ，原告及びメッツォ・ミネラルズは，平成１４年１１月２２日付け訂正請求書により，願書に添付した明細書の特許請求の範囲等の訂正（以下「本件訂正」といい，本件訂正に係る明細書を「本件明細書」という。）を請求した。
特許庁は，上記特許異議の申立てについて審理した上，平成１４年１２月２６日，「訂正を認める。特許第３２１３７１６号の請求項１に係る特許を取り消す。」との決定（以下「本件決定」という。）をし，その謄本は，平成１５年１月１８日，原告及びメッツォ・ミネラルズに送達された。
２　本件明細書の特許請求の範囲の記載
【請求項１】破砕原料を破砕する自走式破砕機において，
フレームと，
このフレームに設けた無限軌道形の走行手段と，
前記フレームの長手方向のほぼ中心部に設けられ，前記破砕原料を破砕する
固定ジョーとスイングジョーとを有する破砕装置と，
その内側端が前記走行手段の一方側近傍に，その外側端が前記走行手段の一方側より突出するように前記フレームの長手方向の一方側に設けたホッパと，前記走行手段の他方側より突出するように前記フレームの他方側に配置した
エンジンと，
前記ホッパの下方と前記破砕装置との間に設けた選別機能付きフィーダと，前記破砕装置の下方から前記フレームの長手方向他方側外方に延在するよう
に昇り傾斜させて前記フレームに設けたコンベヤと，
破砕作業中における前記フレームの長手方向一方側に設けたホッパからフィーダを介して破砕装置，および前記フレームの長手方向他方側外方に延在するコンベヤへと至る一連の作業動作を目視確認可能なように前記破砕装置を構成するスイングジョーの上部に設けた踏面とこの踏面上における前記フレームの長手方向及び
短手方向部分に設けた手摺とからなる点検用踊場と，
この点検用踊場の踏面に通じるように前記破砕装置の側部に設けた階段とを備えたことを特徴とする自走式破砕機。
３　本件決定の理由
本件決定は，別添決定謄本写し記載のとおり，本件発明の構成要件のうち「破砕作業中における破砕装置の作業動作を目視確認可能」の点は，本件原出願の願書に最初に添付した明細書又は図面（以下，この明細書及び図面を併せて「原出願当初明細書」という。）に記載されておらず，かつ，その記載から自明のこととは認められないから，本件出願の出願日は遡及しないとした上，本件発明は，本件原出願前に頒布された刊行物であるNordbergNews,1･90表紙，２頁～１９頁，裏表紙（甲７，審判刊行物１，以下「刊行物１」という。）記載の発明（以下「刊行物１発明」という。），特開昭６０－１３９３４７号公報（甲８，審判刊行物２，以下「刊行物２」という。）記載の発明（以下「刊行物２発明」という。）及び特開平８－５７３４３号公報（甲９，審判刊行物３，以下「刊行物３」という。）記載の発明（以下「刊行物３発明」という。）又は刊行物２発明，刊行物３発明及び特開平５－１１５８０９号公報（甲４〔本件原出願に係る公開特許公報〕，審判刊行物４，以下「刊行物４」という。）記載の発明（以下「刊行物４発明」という。）に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，本件特許は，特許法２９条２項の規定に違反してされたものであり，同法１１３条２号に該当し，取り消されるべきものであるとした。
第３　原告主張の本件決定取消事由


本件決定は，特許法４４条１項で規定する分割出願の要件についての認定判断を誤り（取消事由１），本件出願について出願日は遡及しないとした上，刊行物１発明の認定を誤った結果，本件発明と刊行物１発明との一致点の認定を誤り（取消事由２），本件発明と刊行物１発明との相違点についての判断を誤り（取消事由３），仮に，分割出願の要件についての認定判断に誤りがないとしても，上記取消事由２又は同３に加え，刊行物２発明及び刊行物３発明の認定を誤った結果，本件発明と刊行物４発明との相違点についての判断を誤った（取消事由４）ものであるから，違法として取り消されるべきである。
１　取消事由１（分割出願の要件についての認定判断の誤り）(1)本件決定は，「『破砕作業中における破砕装置の作業動作を目視確認可能』の点（発明の詳細な説明の段落【０００８】【００１０】【００１４】【００１９】～【００２１】【００２３】等の対応記載箇所も含む。）は，原出願の願書に最初に添付した明細書又は図面（特開平５－１１５８０９号公報〔注，甲４〕参照。）に記載されておらず，かつ，同明細書又は図面の記載からみて自明のこととも認められない」（決定謄本５頁（２）の第１段落）と認定したが，誤りである。(2)原出願当初明細書（甲３添付）には，①「グリズリ付振動フィーダ２０の下流の直近にはクラッシャ３０が配設され」（段落【０００７】），②「クラッシャ３０の上部両側には点検用の踊場９２が設置され，階段９０を介して作業員が昇降できるようになっている」（同），③「移動式クラッシャ１の前方先端（図１では右側）を採掘現場に向け，ディーゼルエンジン７０を始動して各機器の始動を確認した後，ホッパ１０へ採取した岩石をショベルローダ等の運搬機械により供給する。ホッパ１０へ供給された岩石はグリズリ付振動フィーダ２０でクラッシャ３０へ移動されながら，グリズリバー２０ａ間を細粒および土砂分が通過し，振動篩５０によって細粒と土砂分に選別され，細粒はメインコンベヤ４０へ，土砂分はサイドコンベヤ６０へ各々移送される。グリズリ付振動フィーダ２０によりクラッシャ３０へ入った岩石は，破砕されて規定のサイズにセットされた細粒となってメインコンベヤ４０により，それ以降の輸送手段，たとえば長尺のベルトコンベヤ等で輸送される」（段落【０００９】）と記載され，④その図１には，踊場９２に立った作業員が破砕機の作業動作を目視確認（点検）している様子，踊場９２に立った作業員の頭部がホッパ１０，グリズリ付振動フィーダ２０，クラッシャ３０，メインコンベヤ４０より高い位置にある状態，及びメインコンベヤの放出端が作業員から見える状態が全体側面図で図示され，⑤その図２には，ホッパ１０の底部及びグリズリ付振動フィーダ２０が上方から見える状態が平面図で図示されている。(3)上記②の「クラッシャ３０の上部両側には点検用の踊場９２が設置され」の文言自体から，「点検用の踊場」は「クラッシャ３０」の真上を避けて配置され，「クラッシャ３０」の真上には踊場がないことは明らかである。また，クラッシャ３０は，硬い岩石を破砕する部分であり，破砕機の要部であって，点検をする場合にクラッシャ３０が最も重要な点検部位であるから，「点検用の踊場」を上記のような構成にした目的がクラッシャの点検を行えるようにするためであることは当然であり，「点検用の踊場９２」は「クラッシャ３０の上部両側」に設けられているのであるから，「クラッシャ３０」が点検対象の一つであることは明らかである。また，「点検」の語は，「一つ一つ検査すること」（広辞苑第５版，甲１８），「一つ一つ，しらべること」（小学館発行「新選国語辞典第６版」，甲１９）を意味するから，「点検用の踊場」から破砕機を「一つ一つ検査する」あるいは「一つ一つ，しらべる」場合，その中に最も重要な点検部位であるクラシャ３０が含まれることも明らかである。したがって，上記②の記載を当業者が読めば，「踊場９２」の点検対象の一つが「クラッシャ３０」であることは自明というべきである。
そして，上記①～⑤の各記載から明らかな，「点検用の踊場」の「点検」に目視確認の意味があり，クラッシャ３０の点検としては破砕作業中におけるクラッシャ３０の作業動作の点検が最も重要な点検項目であり，クラッシャ３０の作業動作を点検するためにはその作業動作が見えなければ点検できないこと，作業員の頭部はホッパ１０，グリズリ付振動フィーダ２０，クラッシャ３０，メインコンベヤ４０より高い位置にあること，自走式破砕機がホッパ１０による岩石の受入作業，グリズリ付振動フィーダ２０によるホッパ１０からクラッシャ３０への岩石の送り込み作業，クラッシャ３０による岩石の破砕作業，メインコンベヤ４０による破砕岩石の排出作業といった一連の作業動作を行うものであること及びグリズリ付振動フィーダ２０は上方から見えるようになっており，その下流の直近にはクラッシャ３０が配設され，踊場９２（踏面）から，破砕作業中におけるホッパからフィーダへと至る作業動作及びメインコンベヤの作業動作が目視確認可能であること等を考慮すれば，当業者にとって，「踊場９２」の点検対象の一つが「クラッシャ３０」であることは自明である以上，破砕作業中におけるクラッシャ３０の作業動作が踊場９２から目視確認可能であることも自明というべきである。(4)以上のとおり，「破砕作業中における破砕装置の作業動作を目視確認可能」の点は，原出願当初明細書の記載から自明のことというべきである。２　取消事由２（本件発明と刊行物１発明との一致点の認定の誤り）(1)本件決定は，刊行物１発明について，「フレームの長手方向のほぼ中心部に設けられたジョークラッシャ」（決定謄本７頁第１段落）及び「ホッパーからフィーダへと至る作業動作を目視確認可能なようにジョークラッシャを構成するスイングジョーの上部に設けた踏面」（同）を認定した上，本件発明と刊行物１発明は，「破砕原料を破砕する自走式破砕機において・・・前記フレームの長手方向のほぼ中心部に設けられ，前記破砕原料を破砕する固定ジョーとスイングジョーとを有する破砕装置と・・・ホッパからフィーダへと至る作業動作・・・を目視確認可能なように前記破砕装置を構成するスイングジョーの上部に設けた踏面・・・を備えた自走式破砕機」（同１０頁（５）《その１》の第２段落～１１頁第１段落）である点で一致すると認定したが，誤りである。


(2)刊行物１発明が，「その内側端が前記走行手段の一方側近傍に，その外側端が前記走行手段の一方側より突出するように前記フレームの長手方向の一方側に設けたホッパと，前記走行手段の他方側より突出するように前記フレームの他方側に配置したディーゼルエンジンと，前記ホッパの下方と前記ジョークラッシャとの間に設けたグリズリフィーダと，前記ジョークラッシャの下方から前記フレームの長手方向他方側外方に延在するように昇り傾斜させて前記フレームに設けたメインベルトコンベヤ」（決定謄本７頁第１段落）の構成を備えることは争わないが，刊行物１（甲７）の記載からは「ジョークラッシャ」がフレームの長手方向のどの部分にあるのか，「ホッパからフィーダヘと至る作業動作」を「踏面」から「目視確認可能なように」するようになっているのか否か，「踏面」が「前記ジョークラッシャを構成するスイングジョーの上部」に設けられているのか否か，「階段」が「ジョークラッシャの側部」に設けられているのか否かは，いずれも不明である。３　取消事由３（本件発明と刊行物１発明との相違点についての判断の誤り）(1)本件決定は，本件発明と刊行物１発明との相違点として認定した，「本件発明は，破砕作業中における破砕装置の作業動作も（踏面から）目視確認可能なようにするものであり，それ故に，破砕作業中におけるホッパからフィーダを介して破砕装置，およびコンベヤへと至る一連の作業動作を（踏面から）目視確認可能であるのに対し，刊行物１記載の発明（注，刊行物１発明）は，破砕作業中における破砕装置の作業動作を（踏面から）目視確認可能なようにするのか否か明らかでない点」（決定謄本１１頁〔相違点〕の第１段落）について，「刊行物１記載の発明において，刊行物２記載の発明（注，刊行物２発明）の上記の点，または，刊行物３記載の発明（注，刊行物３発明）の上記の点を勘案して，『破砕作業中におけるホッパからフィーダを介して破砕装置，およびコンベヤへと至る一連の作業動作を（踏面から）目視確認可能なようにする』ことは，当業者が格別困難なくなし得る」（同第５段落）と判断したが，誤りである。
(2)刊行物２（甲８）の第１図には，手摺の近傍に手動式のスプレー８′が示されているが，作業員が踊場に立って洗浄作業をすることは，作業員が，常に，破砕部６から飛散した被破砕物が当たる危険にさらされることで安全上問題があり，上記記載から，このような洗浄作業を行うとは考え難く，破砕部６の上部に踊場があると断定することはできない。したがって，刊行物２には，「破砕作業中における破砕部６の洗浄作業を可能なように前記破砕部６を構成する固定受板２０と可動破砕板２２の上部に設けた踏面」があるか否かが明らかでなく，また，破砕装置の上部に設けた踊場から破砕作業中におけるフィーダの作業動作を目視確認可能とする構成は記載されていない。仮に，刊行物２に，破砕部６の上部に踊場が存在するとしても，踊場は，その意図を持って設けられるものであるが，刊行物２の踊場は，破砕部６の洗浄作業（一種のメンテナンス）の作業性を向上させるためのものであり，本件発明のような破砕機の作業動作を確認（監視）するためのものではなく，その機能，作用は全く相違する。
刊行物２の記載内容は以上のとおりであるから，刊行物１発明において，刊行物２発明を勘案しても，破砕装置を構成するスイングジョーの上部に設けた踊場（踏面）から「破砕作業中におけるホッパからフィーダを介して破砕装置，およびコンベヤへと至る一連の作業動作を（踏面から）目視確認可能なようにする」構成に想到することはできない。また，本件発明の「破砕作業中における前記フレームの長手方向一方側に設けたホッパからフィーダを介して破砕装置，および前記フレームの長手方向他方側外方に延在するコンベヤへと至る一連の作業動作を目視確認可能なように上記破砕装置を構成するスイングジョーの上部に設けた踏面と・・・手摺とからなる点検用踊場」の構成は，①破砕作業中におけるフレームの長手方向一方側に設けたホッパからフィーダを介して破砕装置及びフレームの長手方向他方側外方に延在するコンベヤへと至る一連の作業動作を目視確認可能なように設けた踏面（踊場）がある点，②その踏面（踊場）が破砕装置を構成するスイングジョーの上部に設けられている点，の２点を内容として含むものであり，上記②の点は，破砕機全体の一連の作業動作を踊場から目視確認可能とするための踊場の最適な位置を規定したものである。このように破砕機全体の一連の作業動作を破砕装置を構成するスイングジョーの上部に設けた踊場から目視確認可能なようにすることにより，作業員は踊場に立って向きを変えたり多少移動するだけでホッパ，フィーダ，破砕装置，コンベヤの一連の作業動作を目視確認することができるようになり，作業員に大きな負担を掛けずに破砕機の作業状況全般を容易に監視することができ，発生するトラブルを最小限にとどめ，安全かつ効率的な運転が可能となり，その効果は極めて大きいものである。刊行物１，２には，踊場からフィーダ及び破砕装置の作業動作を含む「一連の作業動作」を目視確認可能とするという技術的思想が何ら示されていないばかりでなく，上記②の点に係る破砕機全体の一連の作業動作を踊場から目視確認可能とするために踊場を破砕装置を構成するスイングジョーの上部に設けるという，踊場の最適な位置についての示唆もない。したがって，刊行物１発明において，刊行物２発明を勘案しても，「破砕作業中におけるホッパからフィーダを介して破砕装置，およびコンベヤへと至る一連の作業動作を（踏面から）目視確認可能なようにする」構成に容易に想到し得るということはできない。


(3)刊行物３発明は，「クラッシャの主軸の上側付近で，左右のフライホイールと大プーリとの間の位置に，メイン車体の後部側上面よりホッパの方向へ向けて上昇してゆく階段状のステップを形成した」（甲９の特許請求の範囲【請求項１】）ものであり，「ステップ」に限定された発明であり，その「ステップ」は，【図１】において，クラシャ７を構成するジョー９の上部にはなく，クラッシャ７の主軸８の上部に位置しており，本件発明の踊場のように「破砕装置を構成するスイングジョーの上部に設けた」ものではなく，破砕装置の上部に設けた踊場から破砕作業中におけるフィーダあるいは破砕装置の作業動作を目視確認可能とする構成はない。また，刊行物３発明は，踊場でなく，ステップをクラッシャ７の主軸８の上部に設けるものであり，かつ，コンベア１１はホッパ５の下方にあり，コンベア１１の作業状況をステップ１から見ることはできないから，踊場からフィーダ及び破砕装置の作業動作を含む「一連の作業動作」を目視確認可能とするという技術的思想が何ら開示されていないばかりでなく，上記②の点に係る破砕機全体の一連の作業動作を踊場から目視確認可能とするために踊場を破砕装置を構成するスイングジョーの上部に設けるという，踊場の最適な位置についての示唆もない。したがって，刊行物１発明において，刊行物３発明を勘案したとしても，「破砕作業中におけるホッパからフィーダを介して破砕装置，およびコンベヤへと至る一連の作業動作を（踏面から）目視確認可能なようにする」構成に容易に想到し得るということはできない。
４　取消事由４（本件発明と刊行物４発明との相違点についての判断の誤り）(1)本件決定は，本件発明と刊行物４発明との相違点として認定した，「本件発明は，破砕作業中における破砕装置の作業動作も（踏面から）目視確認可能なようにするものであり，それ故に，破砕作業中におけるホッパからフィーダを介して破砕装置，およびコンベヤへと至る一連の作業動作を（踏面から）目視確認可能であるのに対し，刊行物４記載の発明（注，刊行物４発明）は，破砕作業中における破砕装置の作業動作を（踏面から）目視確認可能なようにしているのか否か不明な点」（決定謄本１２頁〔相違点〕の第１段落）について，「刊行物２記載の発明（注，刊行物２発明）は，『破砕作業中における破砕部６の洗浄作業を可能なように前記破砕部６を構成する固定受板２０と可動破砕板２２の上部に設けた踏面と手摺』の点を備えている。すなわち，刊行物２記載の発明は，破砕作業中における破砕部６の洗浄作業を，破砕部６を構成する固定受板２０と可動破砕板２２の上部に設けた踏面から行うものであるから，『洗浄作業をしながら，破砕作業中における破砕部６の作業動作を（踏面から）目視確認可能』といえる。また，刊行物３記載の発明（注，刊行物３発明）は，『破砕作業中におけるクラッシャ７の作業動作を目視確認可能なように前記クラッシャ７を構成するジョー９の上部に設けたステップ１』の点を備えている。・・・刊行物４記載の発明（注，刊行物４発明）において，刊行物２記載の発明の上記の点，または，刊行物３記載の発明の上記の点を勘案して，『破砕作業中におけるホッパからフィーダを介して破砕装置，およびコンベヤへと至る一連の作業動作を（踏面から）目視確認可能なようにする』ことは，当業者が格別困難なくなし得る」（同１２頁最終段落～１３頁第２段落）と判断したが，誤りである。
(2)取消事由３(2)，(3)のとおり，刊行物２，３（甲８，９）には，踊場からフィーダ及び破砕装置の作業動作を含む「一連の作業動作」を目視確認可能とするという技術的思想が何ら示されていないばかりでなく，上記３(2)の②の点に係る破砕機全体の一連の作業動作を踊場から目視確認可能とするために踊場を破砕装置を構成するスイングジョーの上部に設けるという踊場の最適な位置についての示唆もない。そして，刊行物４（甲４）には，「破砕作業中における破砕装置の作業動作を（踏面）から目視確認可能なようにしている」点が開示されていないのであるから，刊行物４発明においても，踊場からフィーダ及び破砕装置の作業動作を含む「一連の作業動作」を目視確認可能とするという技術的思想が何ら示されていないばかりでなく，上記②の点に係る示唆もないことが明らかである。したがって，刊行物４発明において，刊行物２発明又は刊行物３発明を勘案したとしても，上記相違点に係る構成に容易に想到するということはできない。
第４　被告の反論
本件決定の認定判断に誤りはなく，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
１　取消事由１（分割出願の要件についての認定判断の誤り）について原出願当初明細書（甲３添付）の段落【０００７】の記載は，「クラッシャ３０の上部両側には点検用の踊場９２が設置され，階段９０を介して作業員が昇降できるようになっている」というものであり，同記載によると，点検用の踊場９２が何を点検するために設置されるのかについて開示ないし示唆するものでなく，点検用の踊場９２がクラッシャ３０の上部両側に設置される理由について開示ないし示唆するものでなく，破砕作業中におけるクラッシャ３０の作業動作を点検用の踊場９２から目視確認可能にするための構成について開示ないし示唆するものでもない。目視確認可能であるかどうかは，点検用の踊場９２がクラッシャ３０の上部両側に設置されることから直ちに判断されることではなく，クラッシャ３０をその上部両側の間から目視確認可能であるかどうかによるのであり，例えば，透明の遮蔽物，透かして見える網，あるいは何もないことが判明して初めていえることである。点検用の踊場９２がクラッシャ３０の上部両側にあるからといって，その両側の間がどのような状態であるかの開示ないし示唆がない場合には，目視確認可能であるとはいえない。また，図面の記載事項を参照しても，上部両側の間からクラッシャ３０を目視確認可能であることが開示ないし示唆されているものでもない。また，クラッシャ３０の点検を行うことが通常のことであったとしても，破砕作業中におけるクラッシャ３０の作業動作の点検を行うことまで通常のことであるとはいえない。まして，破砕作業中におけるクラッシャ３０の作業動作を点検用の踊場９２から目視確認することによって点検することはない。したがって，「踊場９２の点検対象の１つがクラッシャ３０であることは自明である」とはいえず，また，「破砕作業中におけるクラッシャ３０の作業動作が踊場９２から目視確認可能であることは自明である」ともいえない。


２　取消事由２（本件発明と刊行物１発明との一致点の認定の誤り）について刊行物１発明が，「その内側端が前記走行手段の一方側近傍に，その外側端が前記走行手段の一方側より突出するように前記フレームの長手方向の一方側に設けたホッパと，前記走行手段の他方側より突出するように前記フレームの他方側に配置したディーゼルエンジンと，前記ホッパの下方と前記ジョークラッシャとの間に設けたグリズリフィーダと，前記ジョークラッシャの下方から前記フレームの長手方向他方側外方に延在するように昇り傾斜させて前記フレームに設けたメインベルトコンベヤ」（決定謄本７頁第１段落）を備えることは，原告も争わないところ，刊行物１発明において，岩石は，ホッパ，グリズリフィーダ，ジョークラッシャ，メインベルトコンベヤへと順次送られるものであり，刊行物１（甲７）の「この生産レベルは，フィーダの２つのグリズリセクションを通りぬけた供給材からの細粒を受けるバイパスシュートを組み込んだLokotrackの設計により支援されている。細粒はクラッシャを通過する岩石の付加的な緩衝材の役割を果たすようにメインコンベヤベルトに送られる。ＡＲＣの仕様書では，供給ホッパの容量を増やすために側壁が追加され」（訳文１頁「実質的経費節約と１．５倍の処理機能」の項の第４段落～第５段落），「この機種は水平フィーダ，顎部の開口が１２０×９００ｍｍのジョークラッシャ，及びベルトコンベヤを備えている」（同２頁下から第２段落）との記載によれば，岩石は，ホッパ，グリズリフィーダ，ジョークラッシャ，メインベルトコンベヤへと順次送られるのであり，また，グリズリセクションを通りぬけた細粒は，バイパスシュートを介してメインベルトコンベヤへと送られ，ジョークラッシャを通過する岩石の付加的な緩衝剤の役割を果たす。そうすると，ジョークラッシャをフレームの長手方向の一方側や他方側に設けることはできず，ほぼ中心部に設けるほかなく，固定ジョーとスイングジョーとを有するジョークラッシャは，フレームの長手方向のほぼ中心部に設けられているということができる。そして，刊行物１の１９頁の写真を参照すると，踏面がフレームの長手方向のほぼ中心部に設けられていること及び階段が前記ジョークラッシャの側部に設けられていることが確認できるから，踏面が前記ジョークラッシャを構成するスイングジョーの上部に設けられ，階段がジョークラッシャの側部に設けられていることも明らかである。刊行物１発明が，「前記ホッパの下方と前記ジョークラッシャとの間に設けたグリズリフィーダを備える」ことは上記のとおりであり，グリズリフィーダがホッパの下方とジョークラッシャとの間に設けられること，すなわち，ホッパの下方にフィーダが配置され，その下流側にグリズリセクションが配置され，さらにジョークラッシャへと至ることは，ホッパへ投入された岩石をジョークラッシャへ送るというその機能にかんがみて，技術常識というべきものである。したがって，刊行物１発明が破砕作業中におけるホッパからフィーダへと至る作業動作を（踏面から）目視確認可能とする点を備えることは明らかである。なお，刊行物１発明は，破砕作業中においては，岩石がフィーダ上面に積載されているから，フィーダそのものを目視確認することはできず，また，フィーダ下流端からジョークラッシャへと至る作業動作を目視確認することはできないが，これらの点は本件発明においても同様である。
３　取消事由３（本件発明と刊行物１発明との相違点についての判断の誤り）に
ついて
(1)刊行物２（甲８）の第１図，第２図を参照すると，ホッパー４の側方に，踊場を形成する踏面，手摺が設けられていること，破砕部６の上方に，ホッパー４の側方に設けられた手摺と同様の手摺が設けられていることが明らかである。そして，手摺は，そもそも踏面に位置する人がすがって安全を確保するために設けられるもので，手摺と踏面とは一対で設けられて踊場を形成することが技術常識であるから，刊行物２発明が，「固定受板２０と可動破砕板２２の上部に設けた踏面」の点を備えることは明らかである。
(2)刊行物３（甲９）の「７はクラッシャ，８はクラッシャの主軸，９．は建設廃材を噛み砕くジョー」（段落【０００６】），「本発明（注，刊行物３発明）のステップ１では，クラッシャ７の主軸８の上側付近で，左右のフライホイール１２と大プーリ１３との間の位置に，メイン車体４の後部側上面よりホッパ５の方向へ向けて上昇してゆく階段状のステップを形成した」（段落【０００８】）との記載並びに【図１】，【図２】及び【図５】の図示によれば，ステップ１の最上段が，クラッシャ７を構成するジョー９の下部や側部ではなく，その上部に位置していることは明らかである。なお，刊行物３の「ジョー９」は，固定ジョーとスイングジョーとで形成され，スイングジョーは主軸８に軸支されていることにかんがみれば，スイングジョーの真上部にステップ１の最上段が設けられているといえる。４　取消事由４（本件発明と刊行物４発明との相違点についての判断の誤り）に
ついて
本件決定は，刊行物１発明及び刊行物４発明は，「破砕作業中における前記フレームの長手方向一方側に設けたホッパからフィーダへと至る作業動作，および前記フレームの長手方向他方側外方に延在するコンベヤの作業動作を目視確認可能なように前記破砕装置を構成するスイングジョーの上部に設けた踏面とこの踏面上における前記フレームの長手方向及び短手方向部分に設けた手摺とからなる点検用踊場」（決定謄本１２頁第１段落）を備えていると認定し，このことを前提として，刊行物２発明は，「洗浄作業をしながら，破砕作業中における破砕部６の作業動作を（踏面から）目視確認可能」（同頁最終段落）とする点を備え，刊行物３発明は，「破砕作業中におけるクラッシャ７の作業動作を目視確認可能なように前記クラッシャ７を構成するジョー９の上部に設けたステップ１」（同１３頁第１段落）を備えていると認定し，刊行物１発明，刊行物４発明において，刊行物２発明の上記の点又は刊行物３発明の上記の点を勘案して，破砕作業中における破砕装置の作業動作も目視確認可能なようにし，「破砕作業中におけるホッパからフィーダを介して破砕装置，およびコンベヤへと至る一連の作業動作を（踏面から）目視確認可能なようにする」ことは，当業者が容易にし得ることであると判断したものであり，刊行物１～４発明が，踊場からフィーダ及び破砕装置の作業動作を含む「一連の作業動作」を目視確認可能とする点を備えていると認定しているものではない。そして，破砕機全体の一連の作業動作を踊場から目視確認可能とするために踊場を破砕装置を構成するスイングジョーの上部に設けることは，刊行物１発明，刊行物４発明において，刊行物２発明の上記の点又は刊行物３発明の上記の点を勘案して，破砕作業中における破砕装置の作業動作も目視確認可能なようにし，「破砕作業中におけるホッパからフィーダを介して破砕装置，およびコンベヤへと至る一連の作業動作を（踏面から）目視確認可能なようにする」ために採用すべき必然の構成である。


第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（分割出願の要件についての認定判断の誤り）について(1)原告は，原出願当初明細書（甲３添付）には，①「グリズリ付振動フィーダ２０の下流の直近にはクラッシャ３０が配設され」（段落【０００７】），②「クラッシャ３０の上部両側には点検用の踊場９２が設置され，階段９０を介して作業員が昇降できるようになっている」（同），③「移動式クラッシャ１の前方先端（図１では右側）を採掘現場に向け，ディーゼルエンジン７０を始動して各機器の始動を確認した後，ホッパ１０へ採取した岩石をショベルローダ等の運搬機械により供給する。ホッパ１０へ供給された岩石はグリズリ付振動フィーダ２０でクラッシャ３０へ移動されながら，グリズリバー２０ａ間を細粒および土砂分が通過し，振動篩５０によって細粒と土砂分に選別され，細粒はメインコンベヤ４０へ，土砂分はサイドコンベヤ６０へ各々移送される。グリズリ付振動フィーダ２０によりクラッシャ３０へ入った岩石は，破砕されて規定のサイズにセットされた細粒となってメインコンベヤ４０により，それ以降の輸送手段，例えば長尺のベルトコンベヤ等で輸送される」（段落【０００９】）と記載され，④その図１には，踊場９２に立った作業員が破砕機の作業動作を目視確認（点検）している様子，踊場９２に立った作業員の頭部がホッパ１０，グリズリ付振動フィーダ２０，クラッシャ３０，メインコンベヤ４０より高い位置にある状態，及びメインコンベヤの放出端が作業員から見える状態が，⑤その図２には，ホッパ１０の底部及びグリズリ付振動フィーダ２０が上方から見える状態が，それぞれ平面図で示されていること，並びに，「点検」の語の意味から，「踊場９２」の点検対象の一つが「クラッシャ３０」であり，破砕作業中におけるクラッシャ３０の作業動作が踊場９２から目視確認可能であることは自明というべきであることから，「破砕作業中における破砕装置の作業動作を目視確認可能」の点は，原出願当初明細書の記載から自明であると主張する。
(2)しかしながら，原出願当初明細書（甲３添付）から破砕作業中におけるクラッシャ３０の作業動作が踊場９２から目視確認可能であることが自明のことであるといえるためには，少なくとも，原出願当初明細書に破砕作業中におけるクラッシャ３０の作業動作を点検用の踊場９２から目視確認可能とする構成が記載ないし示唆されていなければならない。そして，上記目視確認可能であるか否かは，点検用の踊場９２がクラッシャ３０の上部両側に設置されることから直ちに判断できるものではなく，クラッシャ３０をその上部両側の間から目視確認可能であるかどうかによるものであり，例えば，透明の遮へい物，透かして見える網又は遮へい物が何もないことが判明して初めて判断できることであるから，点検用の踊場９２がクラッシャ３０の上部両側にあるからといって，その両側の間がどのような状態であるかの記載ないし示唆がない場合には，目視確認可能であるとはいうことができない。ところで，原出願当初明細書の段落【０００７】の記載は，「クラッシャ３０の上部両側には点検用の踊場９２が設置され，階段９０を介して作業員が昇降できるようになっている」というものであり，点検用の踊場９２が点検する対象や点検用の踊場９２がクラッシャ３０の上部両側に設置される理由についての記載はなく，破砕作業中におけるクラッシャ３０の作業動作を点検用の踊場９２から目視確認可能にするための構成について，開示ないし示唆はなく，原告主張に係る上記①～⑤の記載によっても，クラッシャ３０の上部両側の間がどのような状態であるかが明らかではない。また，原告が主張するように，「点検」の語の意味は，「一つ一つ検査すること」（広辞苑第５版，甲１８），「一つ一つ，しらべること」（小学館発行「新選国語辞典第６版」，甲１９）であるが，クラッシャ３０の点検を行うことが通常のことであったとしても，破砕作業中におけるクラッシャ３０の作業動作の点検を行うことまで通常のことであるとはいえず，まして，破砕作業中におけるクラッシャ３０の作業動作を点検用の踊場９２から目視確認することによって点検することが通常のことであるとはいえない。したがって，「踊場９２の点検対象の１つがクラッシャ３０であることは自明である」ということはできず，また，「破砕作業中におけるクラッシャ３０の作業動作が踊場９２から目視確認可能であることは自明である」ということもできないから，「破砕作業中における破砕装置の作業動作を目視確認可能」の点は，原出願当初明細書に記載されておらず，かつ，同明細書の記載から自明のこととも認められない（決定謄本５頁（２）の第１段落）とした本件決定の認定判断に誤りはない。
(3)以上のとおり，本件決定の分割出願の要件についての認定判断に誤りはなく，本件出願の出願日は遡及しないから，刊行物３発明及び刊行物４発明は，特許法２９条１項３号にいう本件出願前に頒布された刊行物に記載された発明との要件を満たす。そこで，進んで，刊行物２発明，刊行物３発明及び刊行物４発明に基づく容易想到性の判断の誤りをいう取消事由４について検討することとする。２　取消事由４（本件発明と刊行物４発明との相違点についての判断の誤り）に
ついて
(1)取消事由４は，取消事由３の主張に係る刊行物２発明及び刊行物３発明の認定の誤りを前提とするので，まず，刊行物２発明の認定の誤りについて検討する。
原告は，刊行物２（甲８）の第１図には，手摺の近傍に手動式のスプレー８′が示されているが，作業員が踊場に立って洗浄作業をすることは，作業員が，常に，破砕部６から飛散した被破砕物が当たる危険にさらされることで安全上問題があり，上記記載から，このような洗浄作業を行うとは考え難く，破砕部６の上部に踊場があると断定することはできず，刊行物２には，「破砕作業中における破砕部６の洗浄作業を可能なように前記破砕部６を構成する固定受板２０と可動破砕板２２の上部に設けた踏面」があるか否かが明らかでなく，また，破砕装置の上部に設けた踊場から破砕作業中におけるフィーダの作業動作を目視確認可能とする構成は記載されていないと主張する。


刊行物２（甲８）の第１図，第２図の記載を参照すると，ホッパー４の側方に，踊場を形成する踏面，手摺が設けられていること，破砕部６の上方に，ホッパー４の側方に設けられた手摺と同様の手摺が設けられていることが明らかである。そして，手摺は，そもそも踏面に位置する作業者がこれにすがって自己の安全を確保するために設けられるものであり，手摺と踏面とは一対で設けられて踊場を形成することが技術常識というべきものであるから，刊行物２発明が，「固定受板２０と可動破砕板２２の上部に設けた踏面」の点を備えることは明らかである。刊行物２には，「前記破砕作業中，被処理物が浸潤していると土や粉状物が固定受板２０と可動破砕板２２の板面に付着して破砕性能が著しく低下するので前記手動式のスプレー８′を持ち，そのコックを開いて上記板面を洗浄し，また，被処理物が乾燥していると，多量の粉塵が舞い上がるので，この時も上記スプレー８′により被処理物に水を掛けて塵挨が飛散するのを防止する」（２頁左下欄第３段落）との記載があるように，破砕部６を構成する固定受板２０と可動破砕板２２の洗浄作業を破砕作業中に行うのであり，その際に，原告主張のような危険があれば，開口部を金網で覆う等の安全策を講じることは，容易に理解し得ることである。したがって，刊行物２発明は，「破砕作業中における破砕部６の洗浄作業を可能なように前記破砕部６を構成する固定受板２０と可動破砕板２２の上部に設けた踏面と手摺」を備えている（決定謄本１２頁最終段落）とした本件決定の認定に誤りはない。(2)次に，刊行物３発明の認定の誤りについてみると，原告は，刊行物３発明は，「クラッシャの主軸の上側付近で，左右のフライホイールと大プーリとの間の位置に，メイン車体の後部側上面よりホッパの方向へ向けて上昇してゆく階段状のステップを形成した」（甲９の特許請求の範囲【請求項１】）ものであり，「ステップ」に限定された発明であり，その「ステップ」は，【図１】において，クラシャ７を構成するジョー９の上部にはなく，クラッシャ７の主軸８の上部に位置しており，本件発明の踊場のように「破砕装置を構成するスイングジョーの上部に設けた」ものではなく，破砕装置の上部に設けた踊場から破砕作業中におけるフィーダあるいは破砕装置の作業動作を目視確認可能とする構成はないと主張する。しかしながら，刊行物３（甲９）の「７はクラッシャ，８はクラッシャの主軸，９は建設廃材６を噛み砕くジョー」（段落【０００６】），「本発明（注，刊行物３発明）のステップ１では，クラッシャ７の主軸８の上側付近で，左右のフライホイール１２と大プーリ１３との間の位置に，メイン車体４の後部側上面よりホッパ５の方向へ向けて上昇してゆく階段状のステップを形成した」（段落【０００８】）との記載並びに【図１】，【図２】及び【図５】の図示によれば，ステップ１の最上段が，クラッシャ７を構成するジョー９の下部や側部ではなく，その上部に位置していることは明らかである。
原告は，さらに，刊行物３発明は，踊場でなく，ステップをクラッシャ７の主軸８の上部に設けるものであり，かつ，コンベア１１はホッパ５の下方にあり，コンベア１１の作業状況をステップ１から見ることはできないから，踊場からフィーダ及び破砕装置の作業動作を含む「一連の作業動作」を目視確認可能とするという技術的思想が何ら開示されていないとも主張するが，刊行物３（甲９）の段落【００１１】【発明の効果】には，「本発明（注，刊行物３発明）では，メイン車体の後部側上面よりホッパの方向へ向けて上昇してゆく階段状のステップを形成したので，作業者がそのステップを昇ることによって，ホッパ下部の排出口における被破砕材の詰まりを調整する操作や，フィーダの送り込み状況及びクラッシャの破砕状況の目視確認を容易に行うことができる」と記載され，「ステップ」がクラッシャ部のみならず破砕機の作動状況を広範囲に目視確認することを目的として設置されたものであることが明らかであって，本件発明の「踊場」と実質上同一の目的及び機能を果たすものと認められる。したがって，刊行物３発明は，「破砕作業中におけるクラッシャ７の作業動作を目視確認可能なように前記クラッシャ７を構成するジョー９の上部に設けたステップ１」を備えている（決定謄本１３頁第１段落）とした本件決定の認定に誤りはない。
(3)以上のとおり，本件決定の刊行物２発明及び刊行物３発明の認定に誤りはない。そうすると，刊行物２～４発明は，いずれも「自走式破砕機」という同一の技術分野に属するものであるから，刊行物４発明において，刊行物２発明又は刊行物３発明の上記の点を勘案して，「破砕作業中におけるホッパからフィーダを介して破砕装置，およびコンベヤへと至る一連の作業動作を（踏面から）目視確認可能なようにする」ことは，当業者が容易に想到し得るというべきであり，これと同趣旨の本件決定の判断に誤りはない。
３　以上のとおり，原告主張の取消事由１，４はいずれも理由がないから，その余の点について判断するまでもなく，本件特許は特許法２９条２項の規定に違反してされたものであり同法１１３条２号に該当し取り消されるべきものであるとした本件決定に誤りはない。
よって，原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第１３民事部
裁判長裁判官    　篠　　原　　勝　　美
裁判官    　岡　　本　　　　　岳
裁判官    　早　　田　　尚　　貴


平成１４年（行ケ）第９６号　特許取消決定取消請求事件平成１５年５月８日判決言渡，平成１５年４月２４日口頭弁論終結
判　　　　決
原　　　　　告　　　　　株式会社丸徳基業
原　　　　　告　　　　　東洋ロックソイル株式会社
原告ら訴訟代理人弁理士　久保司
被　　　　　告　　　　　特許庁長官　太田信一郎
指定代理人　　　　　　　鈴木憲子，田中弘満，大野克人，林栄二
主　　　　文
原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第１　原告らの求めた裁判
「特許庁が異議２０００－７３３５２号事件について平成１４年１月１５日にした決定を取り消す。」との判決。
第２　事案の概要
本件は，後記本件発明の特許権者である原告らが，特許異議の申立てを受けた特許庁により本件特許を取り消すとの決定がされたため，同決定の取消しを求めた事案である。
なお，本件発明の明細書（甲１）では「オーガ」，刊行物１（甲３）及び同２（甲４）では「オーガー」と記載されているが，本判決では，前者に準じ，刊行物１及び２などを引用する場合を含め，すべて「オーガ」と統一して表記する。
１　前提となる事実等
(1)　特許庁における手続の経緯
(1-1)　本件特許（特許に係る発明を「本件発明」という。）特許権者：原告ら（特許設定登録時の特許権者は原告株式会社丸徳基業であったが，平成１２年４月１０付け登録により，特許権の一部が原告東洋ロックソイル株式会社に移転された。）
発明の名称：「掘削工法」
特許出願日：平成４年９月１日（特願平４－２５９１４４号）
特許権設定登録日：平成１１年１２月２４日
特許番号：第３０１５８４２号
(1-2)　本件手続
特許異議事件番号：異議２０００－７３３５２号
異議の決定日：平成１４年１月１５日
決定の結論：「特許第３０１５８４２号の請求項１に係る特許を取り消す。」決定謄本送達日：平成１４年２月４日（原告らに対し）
(2)　本件発明の要旨
「【請求項１】　先端に掘削刃を設けたケーシングを回転させながら切り込み，このケーシング内にオーガスクリューを該ケーシングと反対向きに回転させて掘削する掘削工法において，ケーシングは本体管の先端に掘削刃を有するケーシングヘッドを嵌着するものであり，オーガヘッドの長さはこのケーシングヘッドの長さより数十センチメートル短いものとし，オーガスクリューのオーガヘッドの掘削刃は前記ケーシング先端の掘削刃より数センチメートル～十数センチメートル引っ込むようにケーシングをわずかに先行させて切り込むことを特徴とする掘削工法。」
(3)　決定の理由
決定の理由は，【別紙】の「異議の決定の理由」に記載のとおりである。要するに，本件発明は，刊行物１（特公昭６３－２５１３０号公報，本訴甲３）及び刊行物２（特開昭６０－１３３１８９号公報，本訴甲４）に記載された周知発明，刊行物２に記載された発明並びに審判甲１－１（本訴甲７－１－１）及び審判甲２－１（本訴甲７－２－１）の取合図に基づいて製作され本件特許の出願前に販売された掘削機に係る公知の発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，本件発明の特許は，特許法２９条２項の規定に違反してなされたものである，というものである。
２　原告らの主張（決定取消事由）の要点
(1)　取消事由１（周知発明の認定の誤り）
本件発明は，オーガヘッドの掘削刃の先端をもってケーシング先端の掘削刃との相対的位置を図るものと具体化されているが，刊行物２記載のものは，オーガ等の掘削手段先端部とケーシング先端により相対的位置関係が記載されており，本件発明のように掘削刃をもって比較するか否か不明である。また，本件発明では，オーガスクリューのオーガヘッドの掘削刃は，ケーシング先端の掘削刃より数センチメートル～十数センチメール引っ込むようにケーシングをわずかに先行させて切り込むものであるが，刊行物２では，従来技術に関し，ケーシング内のオーガ等の掘削手段先端部を，ケーシング先端から10～20cm程度ケーシング内に挿入した状態で掘削が行われていることが記載されているものの，十センチメール以下の数センチメートルの部分については示されていない。
よって，決定は，周知発明として，「刊行物１，２には，『先端に掘削刃を設けたケーシングを回転させながら切り込み，このケーシング内にオーガスクリユーを該ケーシングと反対向きに回転させて掘削し，ケーシングは本体管の先端に掘削刃を有するケーシングヘッドを嵌着するものであり，オーガスクリューのオーガヘッドの掘削刃は前記ケーシング先端の掘削刃より引っ込むようにケーシングをわずかに先行させて切り込む掘削工法』という周知の技術（以下，「周知発明」という。）が記載されている。」と認定しているが，誤っており，「先端に掘削刃を設けたケーシングを回転させながら切り込み，このケーシング内にオーガスクリユーを該ケーシングと反対向きに回転させて掘削し，ケーシングは本体管の先端に掘削刃を有するケーシングヘッドを嵌着するものであり，オーガスクリューのオーガヘッドの先端は前記ケーシング先端より引っ込むようにケーシングをわずかに先行させて切り込む掘削工法」というように認定されるべきである。
(2)　取消事由２（公知発明との認定の誤り）
決定は，甲７－１－１（審判甲１－１）及び甲７－２－１（審判甲２－１）の取合図に基づいて製作された掘削機が，本件特許の出願前に販売され公知の発明となったと認められるとするが，確たる証拠に基づいた認定ではなく，誤っている。
(3)　取消事由３（進歩性の判断の誤り）


(3-1)　本件発明の特徴は，「ケーシングは本体管の先端に掘削刃を有するケーシングヘッドを嵌着するものであり，オーガヘッドの長さはこのケーシングヘッドの長さより数十センチメートル短いものとし，」という構成（第１構成要素）と，「オーガスクリューのオーガヘッドの掘削刃は，前記ケーシング先端の掘削刃より数センチメートル～十数センチメートル引っ込むようにケーシングをわずかに先行させて切り込む」という構成（第２構成要素）の両方を取り入れたことにある。本件発明の工法に使われる掘削機械の組立てセットでは，まず，オーガスクリューの先端にオーガヘッドを取り付け，次に，ケーシングの本体管の先端にケーシングヘッドを取り付ける。この取付段階において，「ケーシングは本体管の先端に掘削刃を有するケーシングヘッドを嵌着するものであり，オーガヘッドの長さはこのケーシングヘッドの長さより数十センチメートル短いものとした」点は，重要である。なぜなら，オーガヘッドの長さは，ケーシングヘッドの長さより短い方が，後でケーシングヘッドをケーシングの本体管の先端に取り付けやすいからである。そして，安全性の点から，オーガヘッドを地上から浮かす距離は少ない方がよく，また，ボルト止め等の作業を行う点から，オーガスクリューにオーガヘッドを接合する接合部は，ケーシングヘッドを嵌着する前のケーシングの本体管の先端から十分下方に突出することが望ましい。このために，オーガヘッドとケーシングヘッドの長さの差は，オーガヘッドの掘削刃とケーシング先端の掘削刃の先端の差のように数センチメートル～十数センチメートルでは十分でなく，本件発明のように数十センチメートルの差が必要である。
以上の取り付けが完了した後では，「ケーシングヘッドの中にオーガヘッドが常に位置するように配慮すること」，「ケーシングヘッド４ｂの中にオーガヘッド２の全てが入るように配慮すること」になる。
オーガヘッドのオーガスクリューへの接合部とケーシングヘッドのケーシングの本体管への接合部のそれぞれの接合部は，いずれも掘削の力の負荷に対して脆弱な箇所となりやすく，その位置を横に重なることなく上下にずらすことで，力の負荷に対する強度的な配慮も行うことができる。
第１要素は装置としての構成要素であり，第２の要素は工法としての構成要素であるとしても，掘削機械を組立てセットして第２の要素の工法を行うのに，第１要素の装置としての構成要素は，オーガスクリューのオーガヘッドの掘削刃は前記ケーシング先端の掘削刃より数センチメートル～十数センチメートル引っ込むようにするという位置決め等のために必要不可欠なものであり，これが前記効果に繋がる。このように，位置決め等で必要不可欠なものであることをもって，第１要素と第２要素に相関関係がある。
(3-2)　第１要素と第２要素を組み合わせることは，容易ではない。甲７－１－１及び甲７－２－１の取合図に基づいて製作された掘削機は伸縮ケーシングと記載された部分のものであり，ケーシングの長さが伸縮するものである。そして，本件発明の出願前に販売された掘削機は，本件発明のごとく，ケーシング長さとオーガスクリューの長さが固定された関係にあるような掘削機ではない。このようなケーシングの長さが伸縮する掘削機が販売されたとしても，使用に際しては通常の使用法のように，オーガスクリューのオーガヘッドの掘削刃は，ケーシング先端の掘削刃より先行させていくことがほとんどであり，本件発明のように，オーガスクリューのオーガヘッドの掘削刃は，前記ケーシング先端の掘削刃より数センチメートル～十数センチメートル引っ込むようにケーシングをわずかに先行させて切り込むということに直接結び付くものではない。甲７－１－１及び甲７－２－１には，掘削刃先端までの長さが720㎜のオーガヘッドと，掘削刃取付部までの長さが1300㎜のケーシングヘッドが図示されており，オーガヘッドの長さを，掘削刃の長さを含まないケーシングヘッドの長さより，580㎜短いものとしているクィックジョイントケーシング取合図が描かれていて，このような装置が販売され，公知となったとしても，その使用法は，オーガスクリューのオーガヘッドをケーシングヘッドより先行させることも可能であり，本件発明のようにオーガスクリューのオーガヘッドの掘削刃は，前記ケーシング先端の掘削刃より数センチメートル～十数センチメートル引っ込むようにケーシングをわずかに先行させて切り込むということを特定させるものではない。甲７－１－１及び甲７－２－１の図面作成者である株式会社サンテック（以下「サンテック」という。）は，製品の使われ方について確認しておらず，特に，ケーシングの長さが伸縮する掘削機であるので，前記本件発明の第１要素と第２要素を組み合わせることについて示唆する証拠はない。
(3-3)　以上を総合すれば，本件発明は，周知発明，刊行物１，刊行物２に記載された発明及び公知の発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものではなく，本件発明の特許は，特許法２９条２項の規定に違反するものではない。
３　被告の主張の要点
(1)　取消事由１（周知発明の認定の誤り）に対して刊行物２（甲４）には，従来技術について，「岩盤等にケーシング先端及びオーガ先端が当たった場合にも，ケーシング先端の切削刃によって…」（２頁左上欄）という記載があり，「オーガ」とは，刃先の付いた先端部をロッドの先につけたものであるから，オーガ先端とケーシングの先端には当然掘削刃が設けられていると解される。したがって，刊行物２において，オーガの先端とケーシングの先端との相対的位置を掘削刃をもって比較して，決定のように周知発明を認定したことに何ら誤りはない。
(2)　取消事由２（公知発明との認定の誤り）に対して本件証拠に照らせば，決定において「甲第１号証－１（本訴甲７－１－１）及び甲第２号証－１（本訴甲７－２－１）の取合図に基づいて製作された掘削機が，本件特許の出願前に販売され公知の発明となったと認められ」と認定したことに誤りはない。
(3)　取消事由３（進歩性の判断の誤り）に対して


(3-1)　オーガヘッド，ケーシングヘッドの取り付けの段階においては，安全性の点から，オーガヘッドを地上から浮かす距離は少ない方がよく，また，オーガスクリューにオーガヘッドを接合する接合部は，ケーシングヘッドを嵌着する前のケーシングの本体管の先端から下方に突出している方がボルト止め等の作業をしやすく，これがために，オーガヘッドとケーシングヘッドの長さの差は，オーガヘッドの掘削刃とケーシング先端の掘削刃の先端の差のように数センチメートル～十数センチメートルでは十分ではなく，本件発明のように数十センチメートルの差が必要と考えられる。つまり，「ケーシングは本体管の先端に掘削刃を有するケーシングヘッドを嵌着するものであり，オーガヘッドの長さはこのケーシングヘッドの長さより数十センチメートル短いものとし，」という第１要素は，ただ単にオーガヘッドの長さとケーシングヘッドの長さを規定したにすぎず，取り付けの段階においては重要であるかもしれないが，そのような第１要素を有した構成のものを用意したからといって，直ちに第２要素のように「オーガスクリューのオーガヘッドの掘削刃は，前記ケーシング先端の掘削刃より数センチメートル～十数センチメートル引っ込むようにケーシングをわずかに先行させて切り込む」ことになるわけではなく，第２要素は，掘削時における両者の位置関係を規定するのであるから，第１要素と第２要素の間に相関関係があるとはいえない。
次に，原告らは，掘削機について「本件発明のごとく，ケーシング長さとオーガスクリューの長さが固定された関係にあるような掘削機」と主張しているが，本件発明において，使用される掘削機がそのような掘削機であるとの限定はなく，仮にあったとしても，ケーシングの本体管の先端とオーガスクリューのロッド先端との位置関係の限定もなく，第１要素を有した構成のものを用意したからといって，直ちに第２要素に必要な構成に固定されて組み立てられるわけではないから，第１要素と第２要素の間に相関関係があるとはいえない。
(3-2)　上記のように，第１要素と第２要素の間に相関関係があるとはいえず，第１要素と第２要素を組み合わせることの必然性はないから，決定においても，第１要素と第２要素を組み合わせることの容易性について何ら述べていない。なお，決定においては，甲７－１－１及び甲７－２－１の取合図に基づいて製作された掘削機は，本件発明と周知発明との相違点ｂである「本件発明では，オーガヘッドの長さはケーシングヘッドの長さより数十センチメートル短いものとしているのに対し，周知発明では，そのような限定がない点。」に関して引用して検討し，「周知発明の掘削機として，上記公知の発明の掘削機を採用して，上記相違点ｂにおける，本件発明の構成のようにすることは，当業者が適宜なし得ることにすぎない。」としたのであって，上記取合図に基づいて製作された掘削機をもって，第１要素と第２要素を組み合わせることの容易性について述べているのではない。(3-3)　本件発明の進歩性を否定した決定の判断に誤りはない。
第３　当裁判所の判断
１　取消事由１（周知発明の認定の誤り）について
原告らは，周知発明の認定について，刊行物２（甲４）における「掘削手段先端部」，「ケーシング先端」を「掘削刃」に相当するものとして認定したことの誤りなどを主張する。
そこで，検討するに，刊行物２（甲４）には，次の記載がある。「ケーシング内のオーガ等の掘削手段先端部を，ケーシング先端とほぼ同一面とした状態か，若しくはわずか10～20㎝程度ケーシング内に挿入した状態で掘削が行われているため，例えば，地盤中の玉石等の転石にケーシング先端及びオーガ先端が当たった場合，オーガの回転に伴ってこの転石も共に回転し，オーガによる掘削及び土砂の排出が全く行われなくなり杭孔の掘削が不可能となっている。また，岩盤等にケーシング先端及びオーガ先端が当たった場合にも，ケーシング先端の切削刃によって岩盤はコアー状に円切りされて，このコアー状の岩石が上記同様オーガの回転により同方向に共回りしてこれ以上の掘削が不可能となっていた。」（１頁右欄～２頁左上欄）。
上記の「地盤中の玉石等の転石にケーシング先端及びオーガ先端が当たった場合」，「また，岩盤等にケーシング先端及びオーガ先端が当たった場合にも，ケーシング先端の切削刃によって」等の記載からすると，上記の記載は，ケーシング及びオーガの先端に取付けられた切削刃の切削力の低下を問題としていることは明らかである。したがって，「10～20㎝程度ケーシング内に挿入した状態で」における「10～20㎝」は，ケーシング先端とオーガ先端の切削刃間の距離であることは明らかである。
よって，原告ら主張の取消事由１は理由がない。
２　取消事由２（公知発明との認定の誤り）について
(1)　原告らは，甲７－１－１及び甲７－２－１の取合図に基づいて製作された掘削機が本件特許の出願前に製造（完成）され，丸泰土木株式会社（以下「丸泰土木」という。）に販売（納入）されたことの立証はなく，公知の発明となったとの認定は誤りであると主張する。


(2)　検討するに，取合図である甲７－１－１及びその受注票である甲７－１－２，並びに取合図である甲７－２－１及びその受注票である甲７－２－２～４が書証として提出されており，これらと甲８（上記掘削機を丸泰土木から受注したというサンテックの代表取締役であるＡの陳述書の部分）及び甲１０（審判手続におけるＡに対する証人尋問の結果が記載された書面）を総合すれば，本件特許の出願前にサンテックが丸泰土木から掘削機を受注し，甲７－１－１の取合図（甲７－１－２の受注に対応）及び甲７－２－１の取合図（甲７－２－２～４の各受注に対応。各受注内容が同一のため取合図は共通）を作成したことは，明らかである。一方，確かに，原告らの主張するとおり，上記取合図に記載された各掘削機が製造（完成）されたこと，販売（納入）されたことを示す納入書，受領書，代金の請求書，領収書等（各控えも含む）は，提出されていない。しかしながら，前記甲１０によれば，Ａは，サンテックにおいて，甲７－２－４の受注に対応する甲７－２－１の取合図に記載の掘削機を製造し，平成２年９月１０日に葛西陸運を使って丸泰土木に納品したこと（甲７－２－４の運送方法欄の記載），同じ取合図に基づく各掘削機（甲７－２－２～３の受注に対応）及び甲７－１－１の取合図に基づく掘削機（甲７－１－２の受注に対応）についても製造し，日付は明確ではないが，丸泰土木が引き取りに来て引き渡したものと思われること，これらの掘削機の納入後に丸泰土木が現場で使用していることをＡの命を受けた技術担当ので社員であるＢが確認していることなどを述べており，これに前掲書証を総合すれば，本件特許の出願前に，甲７－１－１及び甲７－２－１の取合図に基づく各掘削機が製造（完成）され，これらが丸泰土木に販売（納入）され，使用されたことを認めることができる。
甲１０におけるＡの供述は，上記の点について明確に供述しているほか，納品した掘削機が現場で確実に動くかどうかを確認し，クレーム処理などにも役立てるために，Ｂに現場での掘削機の使用状況を確認させることにしていること，受注後にキャンセルになった場合には，受注票にキャンセルと書き込むことにしていること（上記受注票は，いずれもキャンセルとの記載はない。）など具体的な根拠をもって述べられており，信用に値するものである。そして，上記Ａの供述の上記関係部分は，納入書（控え）である乙１，図面台帳である乙２－１～３（甲１０，７－１－１，７－２－１，７－３－１及び弁論の全趣旨により，各原本の存在及び成立を認めることができる。）によって裏付けられるものである。なお，製品の納入書（納品書），代金の請求書及び領収書（各控えを含む）並びに製造のための資材等の仕入れ関係の伝票は，書証とされていないが，甲１０によれば，Ａは，審判における尋問の席に持参していると述べており，弁論の全趣旨によれば，審判の当事者がこれらの書面を証拠とする手続をしなかっただけであり，持参した書面の一部及び図面台帳は，特許庁審判官により原本が確認されたことが認められる。そうすると，上記各書面が書証とされていない事実をもってしても，前記掘削機の製造，販売に関する認定を覆すには足りないというべきである。(3)　以上によれば，甲７－１－１（審判甲１－１）及び甲７－２－１（審判甲２－１）の取合図に基づいて製作された掘削機が，本件特許の出願前に販売され，公知の発明となったとの決定の認定は，是認し得るものであって，誤りはない。よって，原告ら主張の取消事由２は理由がない。
３　取消事由３（進歩性の判断の誤り）について
(1)　原告らは，本件発明の特徴は，「ケーシングは本体管の先端に掘削刃を有するケーシングヘッドを嵌着するものであり，オーガヘッドの長さはこのケーシングヘッドの長さより数十センチメートル短いものとし，」という構成（第１構成要素）と，「オーガスクリューのオーガヘッドの掘削刃は，前記ケーシング先端の掘削刃より数センチメートル～十数センチメートル引っ込むようにケーシングをわずかに先行させて切り込む」という構成（第２構成要素）の両方を取り入れたことにあるとして，上記第１と第２の構成要素の間には重要な相関関係があると主張する。
しかしながら，第２の構成要素が要求している構造的構成は，「オーガヘッドの掘削刃はケーシング先端の掘削刃より数センチメートル～十数センチメートル引っ込む」ようにした状態で掘削作業ができることであり，明らかに第１の構成要素の規定する寸法関係とは無関係である。したがって，原告らが，第１の構成要素にあるケーシングヘッドとオーガヘッドの寸法関係を採用することが重量物であるオーガヘッドの取付作業の安全性を確保するために重要であると主張する点は，首肯できるものの，第１と第２の構成要素の間には重要な相関関係があるという原告らの主張は，採用することができない。
(2)　原告らは，第１の構成要素と第２の構成要素を組み合わせることが容易でないことをるる主張する。
しかし，第１の構成要素と第２の構成要素の間には，特別な相関関係はなく，別異の構成要素であることが明らかであることは，前判示のとおりである上，決定は，第１の構成要素と第２の構成要素を組み合わせることが容易であると判断したものではないので，いずれにしても，第１の構成要素と第２の構成要素を組み合わせの非容易性をいう原告らの主張は，前提を欠くものといわざるを得ない。(3)　決定は，刊行物２が相違点ａにおける本件発明の構成（第２の構成要素に相当）に対応する構成を有しているとして，周知発明において，ケーシングを先行させて地盤中に切り込むに際し，刊行物２に記載された従来技術を採用して行うことは当業者が適宜なし得ることにすぎないと判断し，さらに，周知発明の掘削機として，甲７－１－１及び甲７－２－１に記載の公知の発明の掘削機を採用することにより，相違点ｂにおける本件発明の構成（第１の構成要素に相当）のようにすることは，当業者が適宜なし得ることにすぎないと判断し，本件発明の進歩性を否定したものであって，その判断は是認し得るものである。
原告らの上記主張は，いずれも採用することができず，取消事由３も理由がない。
４　結論
以上のとおり，原告らの決定取消事由の主張は理由がないので，原告らの請求は棄却されるべきである。
東京高等裁判所第１８民事部
裁判長裁判官　　　塚　　原　　朋　　一
裁判官　　　古　　城　　春　　実
裁判官　　　田　　中　　昌　　利
【別紙】　異議の決定の理由


異議２０００－７３３５２号事件，平成１４年１月１５日付け決定（下記は，上記決定の理由部分について，文書の書式を変更したが，用字用語の点を含め，その内容をそのまま掲載したものである。）
理　由
１．本件発明
特許第３０１５８４２号に係る出願は、平成４年９月１日の出願であって、平成１１年１２月２４日に特許権の設定登録がなされたもので、その請求項１に係る発明（以下、「本件発明」という。）は、特許明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１に記載された次のとおりのものである。「【請求項１】　先端に掘削刃を設けたケーシングを回転させながら切り込み、このケーシング内にオーガスクリューを該ケーシングと反対向きに回転させて掘削する掘削工法において、ケーシングは本体管の先端に掘削刃を有するケーシングヘッドを嵌着するものであり、オーガーヘッドの長さはこのケーシングヘッドの長さより数十センチメートル短いものとし、オーガースクリューのオーガヘッドの掘削刃は前記ケーシング先端の掘削刃より数センチメートル～十数センチメートル引っ込むようにケーシングをわずかに先行させて切り込むことを特徴とする掘削工法。」
２．引用刊行物等記載の発明
平成１３年１０月１０日付けの取消理由において周知例として引用した、本件特許出願前に頒布された刊行物である、特公昭６３－２５１３０号公報（異議申立人が提出した甲第６号証、以下「刊行物１」という。）、及び、特開昭６０－１３３１８９号公報（同じく甲第４号証、以下「刊行物２」という。）には、いずれにも、「先端に掘削刃を設けたケーシングを回転させながら切り込み、このケーシング内にオーガスクリューを該ケーシングと反対向きに回転させて掘削し、オーガースクリューの掘削刃は前記ケーシング先端の掘削刃より引っ込むようにケーシングをわずかに先行させて切り込む掘削工法」が記載されており、また、刊行物１には、オーガスクリューは掘削刃を設けたオーガヘッドを有すること、及び、刊行物２には、ケーシングを本体管の先端に掘削刃を有するケーシングヘッドを嵌着するものとすることも記載されていて、かつ、本件特許出願前に周知の技術であるから、刊行物１，２には、「先端に掘削刃を設けたケーシングを回転させながら切り込み、このケーシング内にオーガスクリューを該ケーシングと反対向きに回転させて掘削し、ケーシングは本体管の先端に掘削刃を有するケーシングヘッドを嵌着するものであり、オーガースクリューのオーガヘッドの掘削刃は前記ケーシング先端の掘削刃より引っ込むようにケーシングをわずかに先行させて切り込む掘削工法」という周知の技術（以下、「周知発明」という。）が記載されているといえる。さらに、刊行物２には、従来、ケーシング内のオーガー等の掘削手段先端部を、ケーシング先端から１０～２０ｃｍ程度ケーシング内に挿入した状態で掘削が行われていることが記載されてる。
同じく、先の取消理由において引用し、平成１３年９月６日に行われた証人尋問により、異議申立人が提出した甲第１号証－１及び甲第２号証－１の取合図に基づいて製作された掘削機が、本件特許の出願前に販売され公知の発明となったと認められ、甲第１号証－１及び甲第２号証－１には、掘削刃先端までの長さが７２０ｍｍのオーガヘッドと、掘削刃取付部までの長さが１３００ｍｍのケーシングヘッドが図示されており、オーガヘッドの長さを掘削刃の長さを含まぬケーシングヘッドの長さより５８０ｍｍ短いものとしているクイックジョイントケーシング取合図が描かれている。
３．対比・判断
本件発明と上記周知発明とを比較すると、両者は、先端に掘削刃を設けたケーシングを回転させながら切り込み、このケーシング内にオーガスクリューを該ケーシングと反対向きに回転させて掘削し、ケーシングは本体管の先端に掘削刃を有するケーシングヘッドを嵌着するものであり、オーガースクリューのオーガヘッドの掘削刃は前記ケーシング先端の掘削刃より引っ込むようにケーシングをわずかに先行させて切り込む掘削工法の点で一致し、次の点で、相違している。ａ．本件発明では、オーガスクリューのオーガヘッドの掘削刃は、ケーシング先端の掘削刃より数センチメートル～十数センチメール引っ込むようにケーシングをわずかに先行させて切り込むのに対し、周知発明では、どれくらい引っ込むようにケーシングを先行させて切り込むのか数値限定されていない点。ｂ．本件発明では、オーガヘッドの長さはケーシングヘッドの長さより数十センチメートル短いものとしているのに対し、周知発明では、そのような限定がない点。しかしながら、刊行物２には、従来、ケーシング内のオーガー等の掘削手段先端部を、ケーシング先端から１０～２０ｃｍ程度ケーシング内に挿入した状態で掘削が行われていることが記載されており、これは、上記相違点ａにおける、本件発明の構成に対応するから、周知発明において、ケーシングを先行させて地盤中に切込むに際し、刊行物２に記載された従来技術を採用して行うことは当業者が適宜なし得ることにすぎない。
一方、上記したように、異議申立人株式会社豊栄アーキテックス（外９名）が提出した、甲第１号証－１及び甲第２号証－１には、オーガヘッドの長さを掘削刃の長さを含まぬケーシングヘッドの長さより５８０ｍｍ短いものとしているクイックジョイントケーシング取合図が描かれており、特許権者が、平成１３年１２月２５日付け特許異議意見書で述べている、ケーシングヘッドの刃、いわゆるケーシングビットの最長（１５０ｍｍ）、最短（１０７ｍｍ）いずれの刃を取り付けた場合でも、オーガヘッドの長さはケーシングヘッドの長さより数十センチメートル（７３０～６８７ｍｍ）短いものとなり、かつ、甲第１号証－１及び甲第２号証－１の取合図に基づいて製作された掘削機が、本件特許の出願前に販売され公知の発明となったと認められるから、周知発明の掘削機として、上記公知の発明の掘削機を採用して、上記相違点ｂにおける、本件発明の構成のようにすることは、当業者が適宜なし得ることにすぎない。


平成１１年（行ケ）第１９２号商標登録取消決定取消請求事件
判決
原告Ｘ
代表者代表取締役Ａ
訴訟代理人弁護士飯田秀郷
同栗宇一樹
同和田聖仁
同早稲本和徳
同久保田伸
同秋野卓生
同七字賢彦
被告特許庁長官   Ｂ
指定代理人Ｃ
同Ｄ
同Ｅ
同Ｆ
被告補助参加人ザポロ／ローレン   カンパニー，リミテッド
パートナーシップ
代表者Ｇ
訴訟代理人弁理士Ｈ
同Ｉ
同Ｊ
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は、補助参加によるものも含めて、原告の負担とする。
事実
第１原告が求める裁判
「特許庁が平成９年異議第９０７０９号事件について平成１１年５月２７日にした決定を取り消す」との判決。
第２原告の主張
１特許庁における手続の経緯
原告は、上段に「POLOCITY」の欧文字を、下段に「ポロシティー」の片仮名文字をそれぞれ横書きしてなり、旧第１７類「被服布製見回品寝具類」を指定商品とする登録第４０４１６０２号商標（平成３年４月１５日登録出願、平成９年８月１５日設定登録。以下「本件商標」という）の商標権者である。。被告補助参加人は、平成９年１２月１２日に本件商標の商標登録について登録異議の申立てをした。
特許庁は、これを平成９年異議第９０７０９号事件として審理した結果、平成１１年５月２７日に「登録第４０４１６０２号商標の登録を取り消す」との。決定をし、同年６月１６日にその謄本を原告に送達した。
２決定の理由
別紙決定書の理由（一部）写しのとおり（なお、決定には「POLO」と、Poloの双方の文字が使用されているが本件商標に即して以下すべて   P「」、、   「OLO」と表記する）。
３決定取消事由
（１）特許庁は、平成４年９月２１日に、本件商標は商標法４条１項１５号に該当するとの理由で登録出願の拒絶査定をしたが、平成９年５月６日に、本件商標の登録出願は査定に示されている理由によって拒絶することはできないとして、同査定を取り消す旨の審決をした。しかるに、決定は、審決以降どのような事情の変更があったのか何ら認定しないままに、本件商標は商標法４条１項１５号に該当するとして本件商標の商標登録を取り消したものである。このように、同一の商標の登録出願の可否について、合理的な理由を示すことなく短期間内に審決と正反対の結論を示すことは、法的安定性に反し、商標登録の可否に関する予測可能性を奪うものである。したがって、決定は、合理的理由を欠くものであって、理由不備の違法があるというべきである。（２）決定は「POLO」の文字を含む標章はＫのデザインに係る被服等につ、いて使用される標章として遅くとも昭和５５年ころまでにはわが国において広く知られるに至っていた旨を説示したうえ、本件商標をその指定商品に使用すると、取引者・需要者は「POLO」の文字部分に強く印象付けられ、その商品をＫと経済的または組織的に何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある旨判断している。しかしながら「POLO「ポロ」は伝統的なスポーツの一つを表す普通名称と、」，して知られており、とりわけ、同スポーツに使用されることを語源とする「ポロシャツ」は、ある種のカジュアルウェアを表す普通名称として広く知られているから「POLO「ポロ」の標章は、少なくとも被服等については自他識別、」，力を有しない。それゆえにこそ、Ｋがデザインした被服等には「POLO」の文字のみの標章が使用されることはめったになく「POLORalphLauren   「POLOby、」，RalphLauren」あるいは「乗馬したポロ競技者がマレットを振り上げている図形」といった標章が、単独で又は組み合わされて使用され、それによって自他識別力を得ているのである。
そして、現在わが国には「POLO」の文字を含む登録商標あるいは登録出願中の商標（以下「Ｋと無関係の「POLO」の文字を含む商標」という）が数多く存。在し、それらはいずれも「POLO」の文字と、それ以外の文字あるいは図形と、の組合わせによって自他識別力を有するものであって、取引者・需要者も、Ｋの業務に係る商標とＫと無関係の「POLO」の文字を含む商標とを完全に識別している。
以上のとおりであるから、本件商標をその指定商品に使用すると出所の混同を生ずるおそれがある旨の決定の判断は、取引の実情に反するものであって、誤りである。
第３被告の主張
原告の主張１，２は認めるが、３（決定取消事由）は争う。決定の認定判断は正当であって、これを取り消すべき理由はない。１原告は、同一の商標の登録出願の可否について短期間内に正反対の結論を示すことは法的安定性に反し、商標登録の可否に関する予測可能性を奪うものであるから、決定は合理的理由を欠き、理由不備の違法がある旨主張する。しかしながら、登録異議申立ての制度は、登録の適否を重ねて審理し、瑕疵のある登録商標を排除することによって商標登録に対する信頼を維持することを目的とするものである。したがって、登録異議の申立てを受けて重ねて審理した結果、査定あるいは審決と異なる決定をすることは制度自体が予定するところであるから、原告の上記主張は失当である。
２原告は「POLO   「ポロ」の標章は少なくとも被服等については自、」，他識別力を有しない旨主張する。
しかしながら、乙号各証によれば、Ｋデザインの被服等に使用されている標章は「POLOby   RalphLauren」の文字や、乗馬したポロ競技者がマレットを振り、上げている図形、あるいはこれらを組み合わせたものであって「POLO」の文、字を単独で用いたものではないが、わが国においてはこれを「POLO「ポロ」」，と略称してきていることが明らかである。そして、競技としての「POLO「ポ」，ロ」がわが国においてはほとんどなじみがないことに鑑みれば「POLO「ポ、」，ロ」の標章は、遅くとも昭和５５年ころまでにはＫの業務に係る商品の標章として広く認識され、その認識の度合いは現在まで継続しているとみるべきである。そうすると、たといＫがデザインした被服等に「POLO」の文字のみの標章が使用されることがなくとも、本件商標をその指定商品に使用すると取引者・需要者は「POLO」の文字部分に強く印象付けられる、とした決定の判断に誤りはない。


この点について、原告は、わが国にはＫと無関係の「POLO」の文字を含む商標が数多く存在し、取引者・需要者もＫの業務に係る商品の商標とＫと無関係の「POLO」の文字を含む商標とを完全に識別している旨主張する。しかしながら、前記のように競技としての「POLO「ポロ」がわが国において」，は極めてなじみが薄いことに鑑みれば、Ｋと無関係の「POLO」の文字を含む商標は、いずれもＫの業務に係る商品の標章の略称として広く知られている「POLO「ポロ」の信用力を不正に利用しようとするものであることが明らかであ」，る。したがって、Ｋと無関係の「POLO」の文字を含む商標が多数存在する事実は、かえって「POLO「ポロ」の標章が広く知られていることを裏付けるもの」，である。また、乙第２１号証によれば、取引者・需要者がＫの業務に係る商品の商標とＫと無関係の「POLO」の文字を含む商標とを完全に識別している旨の原告の主張は、事実に反することが明らかである。
以上のとおりであるから、本件商標の商標登録を取り消した決定の判断に誤りはない。理由
第１原告の主張１（特許庁における手続の経緯）及び２（決定の理由）は、被告も認めるところである。
第２原告は、同一の商標の登録出願の可否について合理的な理由を示すことなく短期間内に審決と反対の結論を示すことは法的安定性に反し、商標登録の可否に関する予測可能性を奪うものであるから、決定は合理的理由を欠くものであって、理由不備の違法がある旨主張する。
登録異議申立ての制度は、登録の適否を重ねて審理し、瑕疵のある登録商標を排除することによって商標登録に対する信頼を維持することを目的とするものである。したがって、登録異議の申立てを受けて重ねて審理した結果、登録が誤りであるとの結論に達したとき、査定あるいは審決と異なる決定をすべきことは制度自体が予定するところである。そして、本件決定は、本件商標が商標法４条１項１５号に該当する理由を明確に説示しているのである。原告の主張は、採るを得ない。
第３乙第１ないし第１２号証，第１６号証（枝番を含む。以下同じ）の刊行物あるいは新聞と弁論の全趣旨によれば、Ｋあるいは同人が創立したポロ・ファッションズ社（以下「ポロ社」という）は少なくとも本件商標の登録出願。時である平成３年４月までにはファッション関連業者として広く知られ、著名といい得る状態に至って今日に及んでおり、それらの業務に係る商品に付される商標は、上記の刊行物等においてみられるように「POLO「ポロ」と略称さ」，れることも少なくないことが認められる。
一方、球技としてのポロが、わが国においてはほとんどなじみのないものであることは、当裁判所に顕著な事実である。そうすると、被服等のファッション関連商品に「POLO「ポロ」の文字が使用されると、これに接した取引者・需」，要者は、球技としてのポロに関係する商品とは認識せず、Ｋあるいはポロ社に関係する商品と認識する蓋然性が極めて高いということができる。そして、本願商標の指定商品はファッション（装身に関する流行）関連商品にほかならないから、これに「POLO」の文字を使用した場合も、これに接した取引者・需要者は球技としてのポロに関係する商品とは認識せず、Ｋあるいはポロ社に関係する商品と認識する蓋然性が極めて高いというべきである。原告は「ポロシャツ」はある種のカジュアルウェアを表す普通名称として広、く知られているから「POLO「ポロ」の標章は少なくとも被服等については、」，自他識別力を有しない旨主張する。
確かに「ポロシャツ」の語が襟付き半袖シャツの名として普通名称になって、いることは当裁判所にも顕著な事実であり、また「ポロシャツ」の語が「ポ、ロ」と略称される例があることも当裁判所に顕著な事実である。しかしながら、たとい普通名称としての「ポロシャツ」の語が「ポロ」と略称される例があるとしても、商品に使用された「POLO」あるいは「ポロ」の語に接した取引者・需要者がＫあるいはポロ社に関係する商品と識別するか否かにそのことが関係するのは「POLO」あるいは「ポロ」の語が普通名称として用、いられている可能性が認識される場合に限られ、それ以外の場合には関係しないことが明らかであるから、原告の上記主張は採用することができない。以上のとおりであるから、本件商標をその指定商品に使用すると取引者・需要者は「POLO」の文字部分に強く印象付けられ、その商品をＫと経済的または組織的に何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとした決定の判断に誤りはない。この点について、原告は、わが国にはＫと無関係の「POLO」の文字を含む商標が数多く存在し、それらはいずれも「POLO」の文字と、それ以外の文字ある、いは図形との組合わせによって自他識別力を有するものであり、需要者らもＫの業務に係る商品の商標とＫと無関係の「POLO」の文字を含む商標とを完全に識別している旨主張する。
しかしながら、前記のように、Ｋあるいはポロ社がファッション関連業者として著名といい得る状態に至っており、それらの業務に係る商品に付される商標は「POLO「ポロ」と略称されることも少なくないこと、一方、競技としての」，「POLO「ポロ」がわが国においては極めてなじみが薄いことに鑑みれば、Ｋ」，と無関係の「POLO」の文字を含む商標は、いずれもＫあるいはポロ社の業務に係る商品の標章の略称として広く知られている「POLO「ポロ」の信用力を不」，正に利用しようとするものであることが十分考えられる。したがって、そのような商標が多数存在することをもって、本件商標をその指定商品に使用しても出所の混同を生ずるおそれがないことの論拠とする原告の主張は、到底採用することができないものである。
付言するに、乙第２１号証によれば、被服等の需要者のうち少なからぬ者が、Ｋの業務に係る商品の商標とＫと無関係の「POLO」の文字を含む商標とを別個のものとして識別している事実を認めることができる。しかしながら同時に、同号証によれば、Ｋの業務に係る商品の商標とＫと無関係の「POLO」の文字を、「」含む商標とを別個のものとして識別している者の多くがＫと無関係の   POLOの文字を含む商標を、Ｋと何らかの関係のある者の商標（乙第２１号証にいう「兄弟ブランド・ファミリーブランド）と考えていることが認められる。し」たがって、Ｋの業務に係る商品の商標とＫと無関係の「POLO」の文字を含む商標とを別個のものとして識別している者が少なくない事実は、直ちに本件商標が商標法４条１項１５号に該当しないことの裏付けとなるものではないというべきである。
第４よって、決定の取消しを求める原告の本訴請求は失当であるからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条の各規定を適用して、主文のとおり判決する。


主　　　　　　　　　文
１　本件控訴を棄却する。
２　控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　控訴人
(1)　原判決を取り消す。
(2)　被控訴人らの請求を棄却する。
(3)　訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人らの負担とする。
２　被控訴人ら
主文と同旨
第２　事案の概要等
１　本件は，控訴人の少数株主である被控訴人らが，控訴人に対し，控訴人が１名の従業員も預金以外の資産もなく，実質的には休眠会社であり，被控訴人らと控訴人現役員らとの紛争状態下で残余財産を無為に費消している等と主張して，解散請求（商法４０６条の２第１項）を求めたのに対し，控訴人が同条項所定の事由がないとして，これを争った事案である。
原審は，被控訴人らの請求を認容したことから，控訴人が控訴を提起したものである。
２　事案の概要，争いのない事実等（控訴人が明らかに争わない事実，公知の事実，裁判所に顕著な事実，証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実を含む。），被控訴人らの主張，控訴人の主張及び争点は，以下のとおり訂正し，当事者双方の当審における主張を付加するほか，原判決「事実及び理由」の「第２　事案の概要」欄の１ないし４に記載のとおりであるから，これを引用する。
３　原判決の訂正
(1)　原判決６頁３行目の標題「被控訴人の主張」を「被控訴人らの主張」と改める。(2)　原判決７頁１行目の「訴外Ａ」を「亡Ａ」と改める。
４　控訴人の当審主張
(1)　控訴人は，実質的な休眠会社ではない。
ア　控訴人は，平成７年８月１日に所有不動産（名古屋市ａ区ｂｃ丁目ｄ番ｅの土地と地上建物）を売却した後は，確かに原判決が指摘するとおり具体的な経済活動はしていない。
イ　平成７年以降現在に至る日本の経済状況は，いわゆるバブル崩壊後のデフレ下にあり，「失われた１０年」のまっただ中にあって，従前の経済理論・政策が全く作用しない時代であった。
ウ　不動産業界はその昀たるものであり，不動産を割安に購入できたと思っても，１年もすると割高になり，不良債権化してしまうと言っても過言ではない。上記アのとおりその所有不動産を売却し，現金化する経営判断は誠に妥当であり，路線価より１２パーセント高で売却できたことは幸運であった。エ　会社の資産をどの時期にどのように活用，変更，処分するかは，取締役が経済情勢，景気の状態，業界の動向，会社の業績等を勘案して，経営判断に基づいて行うものであるが，控訴人の取締役は，不動産を売却・換金して得た現金を有利・安全に運用する経済状況にないと判断し，元本の確定した定期預金・当座預金等の流動資産として留保した。元本の確定した金融資産で保有することが，現在の株も不動産も値下がりするデフレ経済状況下においては昀良の資産運用である。
オ　被控訴人らは，控訴人が３０００万円余りを無利息の当座預金に放置したと非難するが，普通預金でも定期預金でも金利は限りなく０パーセントに近く，非難には根拠がない。
カ　控訴人は，商法に従い株主総会を開催し，役員を選任・登記し，決算書類を作成・承認し，株主へ配当し，税務申告をし，納税している。昀後の登記後５年を経過している休眠会社（商法４０６条の３）とは根本的に異なり，同視すべきではない。
(2)　裁判費用・決算書作成・登記費用等を支出することは，株主の利益を損なうものではない。
ア　会社が存続する以上，毎期決算書を作成する必要があるが，決算書の作成は解散して清算法人となっても同様に必要である。
イ　会社に対して裁判が起こされれば，応訴することは昀も基本的な権利である。相手が取引先等であっても，株主であっても同様である。応訴費用の支出をもって株主の利益を損なうと考えることは絶対に許されない。これは，清算法人になっても訴訟は解散前と同様に継続し，裁判費用の支出が止まるわけではない。
ウ　清算人には任期がなく，取締役（２年以内）・監査役（３年以内）のように定期的に登記する必要がない。しかしながら，登記費用は微々たるものであり，解散理由とすべきではない。
(3)　控訴人の経理には公私混同はない。
ア　控訴人の取締役・監査役は，亡Ａの相続人であるが，亡Ａに対する退職慰労金として６０００万円を平成６年６月８日に受領した。イ　控訴人の総勘定元帳の同日欄にその旨の記載がある。控訴人の取締役・監査役は受領した退職慰労金のほとんどを相続税として納付したため備忘録として相続税とメモした。
ウ　退職慰労金の支出についても，平成１１年１２月１８日に開催臨時株主総会において支払承認の決議がなされた。
エ　上記決議については，被控訴人らにより決議無効（取消）等の訴訟が提起されたが，一審（名古屋地方裁判所平成１２年(ワ)第１１７７号），二審（名古屋高等裁判所平成１３年(ネ)第１０９２号）とも棄却されている。したがって，控訴人の経理には公私混同はない。
(4)　正当な業務執行
ア　控訴人の業務執行が，不公正かつ利己的に行われ，その結果被控訴人ら少数派株主に恒常的な不利益が発生している状況にはない。イ　被控訴人らの不満（主張）は，多数決原理や商法上株主に認められた各種の監督是正権によって実現すべきものであり，それでも主張が認められない場合は，株式の譲渡による投下資本の回収（満足な解決でないとしても少数株主である以上受忍すべきである。非公開株式の評価鑑定事例は多数存在するが，支配株主でない（少数）株主の株価の評価は一般に低く抑えられる傾向にある。）を図るべきである。
ウ　原判決には，控訴人が会社の経営資源をいかなる時期にいかに活用・変更・処分するかは，取締役が経済情勢・景気の状態・業界の動向・会社の当時の業績等を勘案して経営判断に基いて業務執行（乙１４の１７頁）していることを否定した違法がある。
５　被控訴人らの認否，反論


(1)　控訴人の当審主張(1)ないし(4)は，いずれも争う。(2)　控訴人は，昭和４８年３月期（第３２期）から平成８年３月期（第５６期）の間に順次控訴人所有不動産を売却し，現在賃貸すべき保有不動産はない（具体的には，控訴人は，平成７年８月１日に唯一の保有不動産を売却して以降具体的な経済活動はしていない。）。他方，平成８年３月期（第５６期）以降，控訴人は，控
訴人代理人弁護士に対し，
平成８年３月期（第５６期）　　６００万円
平成９年３月期（第５７期）　　　２０万円
平成１０年３月期（第５８期）　１７０万円
平成１１年３月期（第５９期）　　２０万円
平成１２年３月期（第６０期）　１４０万円
平成１３年３月期（第６１期）　１７０万円
を雑費として支出した（甲１３）。また，控訴人は，岡田税理士に対し，
平成８年３月期（第５６期）　５１万５０００円
平成９年３月期（第５７期）　　　　　６２万円
平成１０年３月期（第５８期）　　　　４２万円
平成１１年３月期（第５９期）　　　　４２万円
平成１２年３月期（第６０期）　　　　３３万円
平成１３年３月期（第６１期）３１万５０００円
を雑費として支出した（甲１３）。
以上のとおり，控訴人は，会社目的である不動産賃貸業を活動できない状況にあり，かつ，今後も活動を再開する見込みも見当たらず，他方，上記のとおり弁護士費用・税理士費用等会社存立のための経費をことさら流出するのみである。とりわけ控訴人の代理人弁護士に対する支出は，被控訴人らによる会社の監督是正のための少数株主権行使に基づく株主代表訴訟等の応訴のための費用であり，取引先からの訴訟に対する応訴のような会社の利益保護のための費用と同列には考えられないものである。
(3)　控訴人の取締役及び監査役は，いずれも，控訴人会社設立当時からの代表取締役であった亡Ａの相続人であって，会社経営の素人であり，会社を適正に管理運営する能力はない。具体的には，
ア　平成６年６月８日の総勘定元帳によれば，相続税として６０００万円を支出した（甲１６）。
イ　平成８年５月開催の株主総会で，控訴人保有不動産売却手数料として辻地所に支払ったと説明された６００万円が，株主からの確認により後日控訴人代理人弁護士への報酬と訂正された（甲１４）。
ウ　平成１３年３月期の計算書類付属明細書に記載された裁判所費用３０万円が株主からの質問により控訴人代理人弁護士への報酬の一部と変更された（甲１５）。
エ　平成１３年５月開催の株主総会において，控訴人会社取締役及び監査役は，各期決算書の支払内容について説明ができなかった（甲１６）。これらの各事実から，控訴人が適正な会社財産の管理運営ができないことは明白である。
(4)　控訴人会社は，被控訴人ら株主と亡Ａの相続人である取締役監査役の任にある株主とが対立関係にあり，その株主構成比率は，被控訴人らが９万７０００株に対し，役員ら株主は１０万３０００株と拮抗している。被控訴人ら株主は，平成６年以降数個の訴訟を提起し，株主による監督是正を試みているが，その対立は解消されないままである。
第３　当裁判所の判断
１　証拠（甲１ないし甲３，甲４の１・２，甲５ないし甲７，甲８の１ないし３，甲９の１ないし４，甲１０の１・２，甲１１ないし甲１３，甲１４の１・２，甲１５，甲１６，甲１９ないし甲２１，乙１の１・２，乙２，乙３の１ないし１３，乙４の１ないし１３，乙５，乙６の１・２，乙１１，乙１２の１ないし３，乙１３，乙１４，被控訴人Ｂ本人）によれば，以下の事実を認めることができる。
(1)　控訴人の社歴（昭和３９年まで）
ア　控訴人は，昭和２３年２月５日，鉄鋼販売・卸業を目的とし，亡Ａ及び同Ｃを代表取締役，被控訴人Ｄを取締役，Ｅを監査役として設立され，昭和２７年７月ころ発行済株式総数が２０万株，資本金１０００万円となった。現在，発行済み株式２０万株のうち，被控訴人らは合計９万７０００株を所有し，その余の１０万３０００株の内９万９０００株は控訴人代表者とその姉妹が，４０００株はＦが所有している。
イ　控訴人は昭和３８年度には売上高約３０億円，税引き前純益約３０００万円を上げ，株主に対し年２割の配当をしたこともあったが，その後，商社企業の大型化，系列化が時代の趨勢となったことから，昭和３９年７月１日，大同興業株式会社に対し営業譲渡（全従業員の移籍を含む。）をし，鉄鋼販売・卸業の事業活動を停止した。そして，控訴人は同月２５日その定款の目的を不動産賃貸業に変更し，従業員に社宅として使用させていた控訴人所有不動産のみを賃貸・管理する会社となった。
(2)　亡Ａの死亡に至るまでの控訴人の経営状況
ア　控訴人は，昭和４０年以降昭和５５年を除いては１度も株主総会を開催したことはなかったが，取締役，監査役の選任ないし重任の登記手続を繰り返し，亡Ａは平成５年１１月１６日の死亡に至るまで代表取締役に留まった。イ　控訴人は多くの資産を有しており，昭和４８年３月期（第３２期）から平成６年３月期（第５３期）の間に順次控訴人所有不動産及びゴルフ会員権を売却していった。その総額は５億９３２６万４０００円である。昭和４２年３月期（第２６期）から平成６年３月期（第５４期）まで控訴人役員らに対し報酬，賞与又は退職慰労金合計３億５５８１万４０００円を支出した。しかし，控訴人は，昭和４０年３月期（第２４期）以降，亡Ａ死亡に至るまで株主に対する利益配当をしなかった。
(3)　亡Ａの死亡後の控訴人の経営状況


ア　亡Ａの死亡後，大株主や取締役の意見もあって，亡Ａの長男で勤務医であったＬが控訴人の代表取締役に就任することになったが，株主総会，取締役会は開催せず，同月１５日付けで書類だけを作って同月２９日Ｌの代表取締役就任の登記を経由した。
尚武は医師であり，控訴人を経営していく考えがなかったので，被控訴人Ｄ，Ｅ，Ｆに対し，次の役員改選時期には取締役をＧ，Ｈ，監査役をＩに交替し，会社は今後清算する方向で行きたいと相談し，了承を得た。イ　平成６年５月２０日付けの株主総会で上記の取締役，監査役を選任した旨，また，亡Ａの退職慰労金６０００万円の支給についても承認された旨の書類を作成したが，実際には株主総会は開催されなかった。
なお，控訴人の総勘定元帳の平成６年６月８日欄には控訴人現役員らが亡Ａの遺産を共同相続した際の相続税６０００万円を支出した旨記載されている。ウ　控訴人の資産の内，昀後に残った不動産は平成７年８月１日に売却され，これにより，控訴人の資産は，預金等の流動資産以外はなくなった。資産の売却益は合計７億８８８１万１０００円である。
エ　平成８年３月期には利益配当可能原資である１億２０３３万円余りの剰余金が定期預金，当座預金及び有価証券等の流動資産として留保された。内３０００万円以上が無利息の当座預金にされていた。
(4)　株主が提起した訴訟
ア　被控訴人Ｂ，同Ｊ及び同Ｋは，控訴人代表者を相手取り，商法２６６条１項５号に基づき控訴人の亡Ａに対する昭和５９年度から平成５年度までの役員報酬，同賞与及び退職慰労金の支払につき損害賠償請求をした（名古屋地方裁判所平成６年(ワ)第４１９７号）。
一審において，控訴人の株主総会で事後的に承認されたこと等を理由として請求棄却の判決が言い渡されたことから，上記被控訴人らが控訴した（名古屋高等裁判所平成８年(ネ)第１０８５号）が，上記判決理由に加えて，支出が著しく高額であって不当であると言うことはできない等の理由を付加して，控訴棄却の判決が言い渡された。
なお，同判決において参加申立が不適法として却下されたことから，上告がなされたところ，昀高裁判所は同判決を破棄して差し戻した。その差戻審においても控訴棄却の判決がなされた。
イ　さらに，被控訴人Ｄを除く被控訴人らは控訴人に対し，平成５年１１月１５日，平成６年５月２０日，平成６年１０月２３日，平成７年５月２７日及び平成８年５月２５日開催の各株主総会決議の不存在確認を請求した（名古屋地方裁判所平成９年(ワ)第４６５１号）ところ，前２者につき訴却下，後３者につき不存在確認認容の判決が言い渡された。同判決は確定した。
ウ　さらに，被控訴人Ｂは控訴人に対し，昭和４０年５月２６日，昭和４１年５月３０日及び平成１１年１２月１８日開催の各株主総会決議の不存在確認等を請求した（名古屋地方裁判所平成１２年(ワ)第１１７７号）。一審判決は一部認容の判決をなしたことから双方控訴した（名古屋高等裁判所平成１３年(ネ)第１０９２号）。控訴審は一審判決の認容部分を取消，一審原告の請求を棄却し，その余の控訴を棄却した。
(5)　昀近の経営状況
ア　控訴人は，平成１１年９月１６日の商法所定の手続に則った株主総会を開き，その決議に基づき，同月２７日Ｌにつき取締役及び代表取締役，同Ｇ及び同Ｈについて取締役，同Ｉにつき監査役の各選任登記手続を経由した。控訴人現役員らはいずれも非常勤無報酬である。
イ　また，平成１１年１２月１８日に株主総会を開き，第２６期から第５９期まで（昭和４１年４月から平成１１年３月まで）の決算に関する貸借対照表，損益計算書及び利益処分の承認の件，退職役員の退職慰労金支払承認の件を可決した。
ウ　平成１２年５月２７日開催の株主総会では第６０期の決算に関する貸借対照表，損益計算書及び利益処分の承認の件が可決された。エ　被控訴人らは控訴人に対し，平成１２年６月１２日９８００万円の利益配当を第１号議案とし，同議案が否決された場合の控訴人解散及び残余財産分配を第２号議案とする臨時株主総会開催を請求し，同株主総会は平成１２年７月２４日開催されたが，両議案とも賛成８万８８００株，反対１０万３０００株で否決された。
オ　控訴人は，平成１３年５月２９日，平成１３年３月期（第６１期）の１億円の利益処分案を含む決算承認を第１号議案とする定時株主総会を開催し，同議案は全員賛成で可決され，被控訴人らを含む控訴人株主はその後控訴人から１株当たり５００円（所得税源泉徴収後４００円）の配当を受け，平成１４年３月期（第６２期）の残存資産は１９８６万円に減少した。
カ　控訴人は，平成７年３月期（第５５期）から平成１３年３月期（第６１期）までの間に，本件控訴人訴訟代理人弁護士に対し，雑費（前記(6)①に対するものを含む弁護士報酬等）として合計１４５０万円を支出した。控訴人の流動資産以外の資産を売却し終えた後である平成９年３月期（第５７期）から平成１３年３月期（第６１期）までの間に控訴人が岡田某税理士に対し支払った金額は２１０万５０００円である。


平成１８年(行ケ)第１００５２号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成１８年７月１８日
判決
原告中環股（偏は「イ」，つくり
は「分」という文字）有限公司
訴訟代理人弁護士高松   薫
同土屋奈生
同大澤俊行
昀上正太郎訴訟代理人弁理士
被告リッタルゲゼルシャフトミットベシュ
レンクテルハフツングウント   コン
パニーコマンディトゲゼルシャフト
訴訟代理人弁護士加藤   義明
同木村育   代
訴訟代理人弁理士アインゼル・フェリックス＝ラインハルト
同山崎   和香子
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１請求
特許庁が取消２００４－３１５１６号事件について平成１７年９月２８日にした審決を取り消す。
第２争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
被告は，指定商品を第９類「測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電気磁気測定器，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品」とし，「ＣＭＣ」の文字を標準文字で横書きしてなる登録第４２４０４８３号商標（平成９年９月１２日登録出願（パリ条約による優先権主張・１９９７年３月１２日，ドイツ連邦共和国），平成１１年２月１２日設定登録。以下「本件商標」という。）の商標権者である。原告は，平成１６年１１月２４日，商標法５０条１項に基づいて，本件商標につき，その指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」についての商標登録の取消しを求める審判を請求し，同請求は，同年１２月１３日登録された（以下「本件予告登録」という。）。
特許庁は，上記審判請求を取消２００４－３１５１６号事件として審理した結果，平成１７年９月２８日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同年１０月１１日原告に送達された。
２審決の理由
別紙審決書の写し記載のとおりである。要するに，本件予告登録前３年以内に日本国内において，通常使用権者であるリタール株式会社（以下「リタール社」という。）が請求に係る指定商品「電子応用機械器具」に含まれる「ラック内監視システム」（以下「本件商品」という。）に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことが認められるので，その商標登録を取り消すことができないというものである。
第３当事者の主張
１原告主張の審決の取消事由
本件商品は，本件商標の指定商品である「電子応用機械器具」に該当しないから，本件商標が通常使用権者によって上記指定商品について使用されているとした審決の認定判断は誤りである。なお，リタール社が，本件商標の通常使用権者であり，本件予告登録前３年以内に日本国内において，本件商品に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたとの審決の認定事実は認める。
(1)審決は，「使用商品を，ＩＣカードリーダー，磁気カードリーダー，各種センサーなどの電子応用機器を用いてラック内に収納された機器のセキュリティをトータルに監視するシステムと捉え，システムの本質的な機能が電子の作用を応用したものであるか否かという観点から見れば，使用商品を「電子応用機械器具」の範疇に属する商品であると認めて差し支えない」（審決書９頁７行～１２行）として，本件商品が「電子応用機械器具」に該当すると判断しているが，以下に述べるとおり誤りである。ア「電子応用機械器具」とは，電子の作用を応用したものでその機械器具の機能の本質的な要素としているもの，言い換えれば，電子の物理的性質，挙動を直接に利用し，所期の目的を達成する機械器具をいうところ，本件商品のＩＣカードリーダー及び磁気カードリーダーは，ドアロック解錠用のものであり，あくまでドア開閉のための鍵の一部として使用されているにすぎないから（甲１の３頁「ドア開閉の権限」等），電動式扉自動開閉装置にあたるものであって，電子応用機械器具にはあたらない。
また，本件商品の各種センサーは，温度等の物理量の計測器又は変換機であり，測定機械器具，すなわちデータや数値を測定する機械器具にあたるものであって，電子応用機械器具とはいえない。審決は，実質的な理由を一切示さないまま，上記ＩＣカードリーダー，磁気カードリーダー及び各種センサーが電子応用機械器具に該当すると判断し，更に上記カードリーダー，各種センサーを利用した本件商品が「電子応用機械器具」の範疇に属する商品であると判断しているが，本件商品が電子の作用を応用したものであることについて，合理的な理由を示していないから，審決の判断には不当・不備がある。イ本件商品は，プロセシングユニット，センサーユニット，各種センサー，さらに必要に応じてマスターユニットの組合せから構成されるもので，ラック内の機器の監視，セキュリティという機能をその本質とするものであり，これらの機能は各種センサーによる異常の感知，それに対する警告及びファン制御による温度，湿度調節という各種の機能を組み合わせることで成立し，その全体としてのシステムをみれば，それは電子の作用を応用しない方法によって構成されている。
また，本件商品の本質的機能は，データ，数値の測定と，それを離れた場所から目的どおりに作動させることにあり，それは，遠隔地からデータを測定し，機械や装置を目的どおり作動させるための遠隔測定制御機械器具の性質そのものであるから，本件商品は，「電気通信機械器具」中の「遠隔測定制御機械器具」又は「測定機械器具」と分類すべきものである。
本件商品の機能の本質的な要素が電子の作用を応用しないものである以上，本件商品はあくまで「電子計算機を利用した機械器具」にすぎず，電子応用機械器具には該当しない。これは，例えば，家庭用の空調機，冷蔵庫，電話，各種調理器，テレビ，自動車，保安設備などに多数の電子計算機が組み込まれていたとしても，それらが市場において需要者により電子計算機ないし電子応用機械器具として扱われることはなく，それぞれ，空調機，冷蔵庫，電話，各種調理器，テレビ，自動車，保安設備と認識され，当該商品区分に分類されていることと同じである。
今日全てのプラント，工作機械，公共の各種管制システム，行政システム，運輸交通システム，金融決済システム等ほとんど全ての機械器具及びシステムはコンピュータに依存しているが，それらの中で用いられている監視システムが電子応用機械器具として取引されることはない。ウ被告は，本件商品を構成する各機器のうちプロセシングユニットが，全ての組合せに欠かせないものであり，本件商品の本質的機能を果たす部分であると主張する。


しかし，本件商品においては，プロセシングユニットのほかにも，センサーユニット，各種センサー等もプロセシングユニットと同様に本件商品の昀小単位を構成するものであり，プロセシングユニットが本件商品の昀小単位を構成するものであるからといって，それが本件商品の本質的機能を果たす部分ということにはならない。また，本件商品はラック内の監視・保護・セキュリティをその目的とするものであるから，その機能の本質は，各種センサーによる状況の監視，それに対するアラームによる警告，ファン等による温度，空調調整，ロックシステムによる盗難防止等，実際にラックに取り付けられているセンサーや冷却装置，アラーム等がその機能の中枢にあり，センサーから送られてきた情報に応じた動作をさせること自体は機能の本質とはいえない。審決も，本件商品を「ＩＣカードリーダー，磁気カードリーダー，各種センサーなどの電子応用機器を用いてラックに収納された機器のセキュリティをトータルに監視するシステムと捉え」として，本件商品で中心的な機能を果たすのが各種センサー等であるとしており，プロセシングユニットについては特に触れていない。
このように本件商品の機能の本質は，ラックの監視，セキュリティを行うことにあり，それは各種センサー等の働きによって行われているのであって，プロセシングユニットによって行われているわけではなく，プロセシングユニットは，与えられた情報に基づき，行うべき動作の判断を行っているのみであって，実際に監視，セキュリティという機能を行っているのはセンサー等による電子を応用しない方法によってなされているから，本件商品は，電子応用機械器具には該当しない。
仮に，本件商品が電子応用機械器具にあたるとすると，動作の判断をコンピュータが行っている機械器具の全てが電子応用機械器具に該当するということにもなりかねないが，この結論が不当であるのは明らかである。
(2)以上のとおり，本件商品は，電子の作用を応用したものでその機械器具の機能の本質的な要素としているものとはいえず，電子応用機械器具に該当しないから，これが電子応用機械器具に該当するとした審決の認定判断は誤りである。
２被告の反論
審決の認定判断は正当であり，原告主張の取消事由は理由がない。(1)本件商品は，プロセシングユニット，センサーユニット，各種センサー，又は必要に応じてマスターユニットの組合せから構成され，サーバーラック内に収納されたコンピュータのセキュリティを行う。この監視システムの昀小単位は，用途に応じたセンサー，センサーユニット，プロセシングユニット，及びそれらに対応した電源ユニットである。本件商品は，上記に述べる複数の機器の組合せにより，コンピュータのラック内の監視，セキュリティという機能を果たすが，各機器のうち，プロセシングユニットは，全ての組合せに欠かせないものであり，本件商品の本質的機能を果たす部分である。
すなわち，本件商品は，各種センサーやカードリーダーが感知した情報を，電気信号に置き換え，プロセシングユニットに送り，プロセシングユニットが送信された情報をプログラミングに従って機械内部で演算し，その結果を，ネットワークを通じてパーソナルコンピュータやワークステーションに送信することによって，管理者が，ラック内の状況を確認することを可能にするという仕組みを持つ。逆に，管理者の側から，情報を入力して各種センサーや扉の開閉装置に動作を行わせることもできる。この場合，入力された情報は，プロセシングユニットに送信され，その内部で演算され，その結果が各種センサー等に送信され，各種センサーは送信された命令に従って作動する。このように，本件商品は，ラック内に生じ得る様々な状況を監視し，安全な環境を保つことをその本質的機能とするものであり，その機能を果たす中枢部分であるプロセシングユニットは，監視を行うためのプログラミングを実行する演算装置，すなわちコンピュータであるから，電子の作用の応用をその機能の本質的な要素とするものである。
したがって，本件商品が電子応用機械器具に該当するとした審決の認定判断に誤りはない。
(2)ア原告は，本件商品はラック内の機器の監視，セキュリティという機能を本質とし，全体としてのシステムをみれば，電子の作用を応用しない方法によって構成されていると主張する。
確かに，本件商品は，各種センサーによる異常の感知，それに対する警告及びファン制御による温度，湿度調節という各種の機能を組み合わせることで成立しているが，本件商品の本質的な機能は，データの測定や，扉の開閉などという個々のセンサーの動作自体や機械器具の遠隔制御ではなく，各種センサーから情報を集め，種々の状況，情報に応じた動作をさせて，監視とセキュリティという目的に応じてラック内を一定の状態に保つことにあるから，個々のセンサー等の働きを統合させる機能がその中核となり，その役目を果たすのがプロセシングユニットである。各種センサー等によって感知された情報を，電子の作用を応用した演算装置によって，プロセシングユニットが集約して，ラック内の状態を把握し，プログラミングに従った情報処理を行って，各種センサーに個別の動作をさせることによって，本件商品の本質的な機能であるラック内の監視，セキュリティという機能が果たされるのである。したがって，本件商品の全体としてのシステムをみれば，ラック内の監視，セキュリティ機能を果たすという本件商品の機能は，電子の作用を本質的な要素としている。
また，電子応用機械器具には，電子計算機そのもののみならず，それらの周辺機器も含まれる。本件商品の監視対象は，ラック内に収納されたコンピュータであるから，本件商品はコンピュータの周辺機器として扱われるべきものである。したがって，その意味においても，本件商品は，「電子計算機」と同様，電子応用機械器具に該当する。イ原告は，審決は，実質的な理由を一切示さないまま，本件商品のＩＣカードリーダー，磁気カードリーダー及び各種センサーが電子応用機械器具に該当すると判断し，更に上記カードリーダー，各種センサーを利用した本件商品が「電子応用機械器具」の範疇に属する商品であると判断しているが，本件商品が電子の作用を応用したものであることについて，合理的な理由を示していないから，審決の判断には不当・不備があると主張する。
しかし，審決は，ＩＣカードリーダー，磁気カードリーダー及び各種センサーが電子応用機械器具に該当することを直接の理由として本件商品が電子応用機械器具に該当すると判断しているわけではなく，システムの本質的な機能が電子の作用を応用したものであるか否かという観点からみて本件商品を電子応用機械器具の範疇に属する商品と認められると判示したものであって，ＩＣカードリーダー，各種センサー等が電子応用機械器具に該当するか否かは，本件商品が電子応用機械器具に属するか否かの議論とは直接関係がない。
なお，ＩＣカードリーダー，磁気カードリーダーは，電磁誘導など電子の作用を応用したものであるから，電子応用機械器具に該当し，また，これらを利用した扉自動開閉装置は，電動式扉自動開閉装置ではなく，電子応用扉自動開閉装置として，電子応用機械器具に該当するものである。
第４当裁判所の判断


１本件商品の指定商品「電子応用機械器具」該当性について(1)ア甲１（リタール社発行の「ＣＭＣ－ＴＣ監視システム   画期的なラックセキュリティを提案」と題するカタログ（平成１５年８月発行）。審判乙４）には，本件商品について，以下の記載がある。(ア)「ネットワークおよび生産設備におけるデータの損失やシステム障害は，・・・企業の存続すらも危ぶまれるような事態を引き起こす場合があります。そのため，安定した情報と生産の流れを確立して，企業の「生命線」を守ることが重要となってきます。・・・リタールが，新世代のラック内監視システムを発表いたしました。リタールＣＭＣ－ＴＣ監視システムです。自在性，使い易さ，経済性において，これまでのラックの常識を覆すセキュリティを実現します。」，「部外者によるドアの開閉を集中監視サーバーユニットに対する部外者の侵入を集中監視することは，コンピューターセンターやオフィスシステムのセキュリティを守る上で重要な要素といえるでしょう。ＩＣカードリーダー，磁気カードリーダー，テンキー入力装置が，関係者に関する必要な情報を提供する一方で，部外者がラックのドアやパネルを開けることのないようにドア開閉センサーが監視します｡｣，｢...優れた冷却効果で昀大限の性能を引き出しますネットワークにおいても，生産工程においても，・・・ラック内部温度の監視および空調管理によって機器から発生する熱を効果的に排出することはきわめて
重要な要素といえるでしょう」（２頁）
(イ)「ＣＭＣ－ＴＣ監視システム－リタールの画期的なラック監視システム」との見出しの下に，「新たに導入された非集中管理型の機能ユニットにより，お客様はそのご要望に応じて製品をお選びいただけます。・・・自由度の高いモジュールシステムにより，お客様が求めるセキュリティ要件を満たすべく，システムを理想的に拡張してゆくことが可能です。」，「さらに自在に」の見出しの下に，「ＣＭＣ－ＴＣは，プロセシングユニットを単体で使用した非集中管理型の監視方法から，マスターユニットによるシステム全体の制御まで，お客樣の要件に応じて自由に組み合わせることが可能です。」（３頁）(ウ)「ネットワークインターフェイスを備えたプロセシングユニットがそのベースとなります。監視システム（ＰＵ）は，センサーユニット，各種センサーとの組み合わせで構成されます。その機能は，この組み合わせによって決まります。監視システム（ＰＵ）をマスターユニット経由で操作することによって機能強化を図ることも可能です（オプション）」（４頁）
(エ)「プロセシングユニットは，ＣＭＣ－ＴＣシステムのベースとしての役割を果たします。このユニットは，すべての監視システムで必要になります。」，「プロセシングユニットは１０ＢａｓｅＴを介してお客様のネットワークに直接接続できます。」，「プロセシングユニットには，センサーユニット用に４つの空きポートが装備されています。接続するセンサーユニットによって，プロセシングユニットの機能が決まります。３種類のセンサーユニット（入出力，ドア制御，空調）からお選びいただき，さまざまな用途に対応できます。このように，監視の機能は自由に組み合わせることが可能です。」（１２頁）
(オ)「内部セキュリティ」の表題の下に，「温度センサー」について，「温度監視機能を備えたセンサーです。識別モジュールを備え，ＣＭＣ－ＴＣシステムによる検出と設定が自動で行われます。接続ケーブル（同梱）でセンサーユニットに接続します。」，「スモークアラーム」について，「スモークアラームは，測定スペースにおける煙の粒子を光電子工学的に検出します。このアラームは識別モジュールを備え，ＣＭＣ－ＴＣシステムによる検出と設定が自動で行われます。センサーユニットに対する電源供給とアラームリレーは，接続ケーブル（同梱）を介して行われます。」，「湿度センサー」について，「このセンサーは相対湿度を測定して，その値を周波数信号に変換します。識別モジュールを備え，ＣＭＣ－ＴＣシステムによる検出と設定が自動で行われます。電源供給とデータの通信は，入出力センサーユニットと接続ケーブル（同梱）を介して行われます。」（１９頁）
(カ)「外部セキュリティ」の表題の下に，「ドア開閉センサー」について，「ドア開閉センサーはネットワークラック内のドア，サイドパネル，窓などを監視します。開閉部（サイドパネルなど）側に磁石を，固定部（本体フレーム）側にリード付きのセンサーを取付けます。リードは閉鎖時には，永久磁石で固定されます。ドアが開かれるかサイドパネルが取外されると，リードが外れ，回路が作動し，ＣＭＣでアラームが発生します。ドア開閉センサーは識別モジュールを備え，ＣＭＣ－ＴＣシステムによる検出と設定が自動で行われます。接続ケーブル（同梱）でセンサーユニットに接続します。」（２１頁）(キ)「ドア開閉システム」の表題の下に，「ＩＣカードリーダー／磁気カードリーダー／テンキー入力装置」について，「ドアハンドルのロック解除は，ＩＣカード／磁気カード／暗証番号による個人認証式となっています。ＩＣカードリーダー／磁気カードリーダー／テンキー入力装置はラックハンドルの上部に設置でき，複数ドアの内のどれか１つに中央に取付けることもできます（共用時）。ネットワーク接続により，アクセス手順全体をＣＭＣ－ＴＣに登録することもできます。」，「ＩＣカードリーダー／磁気カードリーダー／テンキー入力装置は，ＣＭＣ－ＴＣおよび電磁式ロックとの組み合わせた時のみ使用できます。」（２５頁）
(ク)「ＣＭＣ監視システムＣＭＣ用ソフトウェア」の表題の下に，「ＣＭＣ－ＴＣマネージャー」について，「昀新のＣＭＣ－ＴＣマネージャーで，すべてのリタールＳＮＭＰエージェントを単一のソフトウェアパッケージで管理できるようになりました。」，「タイプまたはロケーションごとに各種製品（ＰＣＵ，ＣＭＣⅡ，ＣＭＣ－ＴＣ）を並べ替えて表示できます。」（２７頁）


イ上記記載によれば，①本件商品（ラック内監視システム）は，ラック内に収納された機器のセキュリティをネットワークを介して管理するシステムであること，②本件商品は，プロセシングユニットをベースとし，プロセシングユニットに３種類のセンサーユニットの一つ以上を組み合わせ，センサーユニットに各種センサー（温度センサー，スモークアラーム，湿度センサー，ドア開閉センサー等）を接続させて構築した監視システムであり，更に必要に応じてマスターユニットを経由させ複数の監視システムを集中管理させることができること，③本件商品は，プロセシングユニットに接続するセンサーユニット及び各種センサーを組み合わせることによって，セキュリティ機能（ラック内の温度，湿度，発煙，ラックドアの開閉の監視・制御等）を適宜選択し，様々な用途に使用することができること，④ベースとなるプロセシングユニットは，ネットワークインターフェイスを備え，監視のための各種プログラミングを実行するコンピュータ（電子計算機）であること，⑤各種センサーは，センサーユニットに接続され，更にセンサーユニットがプロセシングユニットに接続されることにより，システムによる検出と設定が自動で行われ，また，ラックドアの開閉の制御のためＩＣカードリーダー，磁気カードリーダーを設置することができ，ネットワーク接続によりアクセス手順全体をＣＭＣ－ＴＣに登録できることが認められる。以上の認定事実を総合すれば，本件商品は，プロセシングユニット，センサーユニット，各種センサーの組合せ（又はこれらと必要に応じマスターユニットの組合せ）によって構成され，ラック内に収納された機器のセキュリティ管理を行うため各種セキュリティ機能（ラック内の温度，湿度，発煙，ラックドアの開閉の監視・制御等）を適宜選択し，様々な用途に使用することができる監視システムであって，そのベースとなるのは，ネットワークインターフェイスを備え，監視のための各種プログラミングを実行するコンピュータ（電子計算機）であるプロセシングユニットであると認めるのが相当である。
そうすると，商品区分上の「電子応用機械器具」は，「電子の作用を応用したもので，その機械器具の機能の本質的な要素としているもの」である（甲４）ところ，上記のとおり，本件商品は，監視のための各種プログラミングを実行するプロセシングユニット（コンピュータ）をベースとしてこれに各種センサー等を組み合わせてラック内に収納された機器の様々なセキュリティ管理を行うことを本質的機能とするものであるから，その機能の本質的な要素として電子の作用を応用した機械器具ということができ，「電子応用機械器具」に該当するものと認められ，これと同旨の審決の判断に誤りはない。
(2)ア原告は，本件商品のＩＣカードリーダー，磁気カードリーダー及び各種センサーはいずれも電子応用機械器具といえないのに，審決は，実質的な理由を一切示さないまま，上記カードリーダー，各種センサーが電子応用機械器具に該当すると判断し，これらを利用した本件商品が「電子応用機械器具」の範疇に属する商品であると判断しているとして，審決を非難する。
しかし，審決は，ＩＣカードリーダー，磁気カードリーダー及び各種センサーをもって電子応用機械器具にあたるとしているものではなく，本件商品を，それらの機器を用いてラック内に収納された機器のセキュリティをトータルに監視するシステムととらえた上で，そのシステムの本質的な機能が電子の作用を応用したものであると判断していることは，その説示に照らして明らかであり，原告の非難は，審決を正解しないものであって，その前提において失当である（ちなみに，ＩＣカードリーダー，磁気カードリーダーは，その機能の本質は電子の作用を応用したものであり，また，本件商品を構成し得る各種センサーは，センサーユニットに接続され，更にセンサーユニットがプロセシングユニットに接続されることにより，システムによる検出と設定が自動で行われものであるから，これらは電子応用機械器具又はその部品に該当するものともいえる。）。
イまた，原告は，本件商品は，ラック内の機器の監視，セキュリティという機能をその本質とするものであり，これらの機能は各種センサーによる異常の感知，それに対する警告及びファン制御による温度，湿度調節という各種の機能を組み合わせることで成立し，その全体としてのシステムをみれば，それは電子の作用を応用しない方法によって構成されていると主張する。
しかし，前記のとおり，本件商品は，監視のための各種プログラミングを実行するプロセシングユニット（コンピュータ）をベースとしてこれに各種センサー等を組み合わせてラック内に収納された機器の様々なセキュリティ管理を行うことを本質的機能とするものであるから，単に各種センサーの個々の機能のみに着目するのは相当でなく，プロセシングユニットをベースとして構成された全体としての監視システムとして本件商品をとらえるのが相当であり，その機能の本質的な要素は電子の作用を応用したものであるというべきであるから，原告の上記主張は採用できない。
なお，原告は，本件商品の本質的機能は，遠隔地からデータを測定し，機械や装置を目的どおり作動させるための遠隔測定制御機械器具の性質そのものであるとも主張するが，本件商品において，離れた場所からデータを測定し，機械や装置を目的どおり作動させるための機能を有するよう監視システムを構成することができるとしても，それはセンサーユニット及び各種センサー等の組合せにより適宜選択し得る機能の一つにすぎず，それが本件商品の本質的な機能であるとは認め難い。ウさらに原告は，プロセシングユニットが本件商品の昀小単位を構成するものであるからといって，それが本件商品の本質的機能を果たす部分ということにはならず，プロセシングユニットは，与えられた情報に基づき，行うべき動作の判断を行っているのみで，実際にラックの監視，セキュリティという機能を行っているのはセンサー等による電子を応用しない方法によってなされているから，本件商品は電子応用機械器具には該当しないなどと主張する。
しかし，前記のとおり，本件商品においてプロセシングユニットは，ＣＭＣ－ＴＣシステムのベースとしての役割を果たすもので，各種センサーは，センサーユニットに接続され，更にセンサーユニットがプロセシングユニットに接続されることにより，システムによる検出と設定が自動で行われるなど，本件商品は，プロセシングユニットをベースとしてこれに各種センサー等を組み合わせてラック内に収納された機器の様々なセキュリティ管理を行うことに，その本質的な機能があるというべきであるから，原告の上記主張は採用できない。
なお，原告は，審決も，本件商品で中心的な機能を果たすのが各種センサー等であるとしている旨主張しているが，審決は，本件商品に関する前記カタログ（甲１，審判乙４）におけるプロセシングユニットの役割等の説明についても認定し，本件商品は，「ラックに収納された機器のセキュリティをネットワークを介して集中管理するシステムであり，プロセシングユニット，センサーユニット及びこれらと必要に応じマスターユニットで構成され，・・・ＩＣカードリーダー，磁気カードリーダー，各種センサーなどを用いてトータルに監視する装置ということができる。」（審決書９頁１行～７行）とした上で，「システムの本質的な機能が電子の作用を応用したものであるか否かという観点から見れば」，本件商品は「電子応用機械器具」に該当する旨判断しているものであって，原告が主張するように，本件商品で中心的な機能を果たすのが各種センサー等であるとしているものではない。
(3)以上に説示したところによれば，本件商品が本件商標の指定商品である「電子応用機械器具」に該当するとした審決の判断に誤りはない。原告主張の取消事由には理由がなく，他に審決を取り消すべき誤りは認められない。
２結論


主　　　　　　文
１　本件訴えを却下する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
被告が原告に対して平成８年６月２５日付けでした，原告の平成４年分及び平成５年分の所得税に係る各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分をいずれも取り消す。
第２　事案の概要
１　本件は，被告が原告に対し，原告の平成４年分及び平成５年分（以下「本件係争各年分」という。）の所得税について，それぞれ更正処分及び重加算税の賦課決定処分をしたところから，原告がその取消しを求めた抗告訴訟である。
２　前提事実（争いのない事実等）
(1)　原告は，会社役員であるが，本件係争各年分の所得税について，確定申告書に別表の「確定申告」欄のとおり記載して，いずれも法定申告期限までに申告した。
被告は，これに対し，平成８年６月２５日付けで別表の「更正処分」欄及び「賦課決定処分」欄記載のとおり，更正処分及び重加算税の賦課決定処分をした（以下「本件各処分」という。）。
(2)　原告は，本件各処分を不服として，平成８年８月２１日に異議申立てをしたが，異議審理庁は，同年１１月２１日付けでいずれも異議を棄却する決定をした。原告は，異議決定を経た後の原処分に不服があるとして，同年１２月１２日に審査請求をしたが，平成１１年８月３１日付けで審査請求をいずれも棄却する裁決がなされた（以下，「本件裁決」といい，本件裁決に係る裁決書を「本件裁決書」という。）。
(3)　原告は，平成１３年４月２６日に本件訴えを提起した。３　争点（出訴期間の遵守の有無）に関する当事者の主張
(1)　被告の主張
ア　原告は，後記イの(ｱ)ないし(ｶ)のとおり平成１１年９月２２日に本件裁決書謄本の送達を受けて裁決の事実を了知しており，仮にそうでないとしても，同イの(ｷ）及び(ｸ）のとおり，遅くとも平成１２年７月１４日ないし２４日又は同年１０月１２日ころまでには本件裁決の事実を知ったから，本件訴えは行政事件訴訟法１４条１項所定の出訴期間を徒過した不適法な訴えである。また，本件裁決書謄本は，後記イのとおり，平成１１年９月２２日に原告に送達されているところ，同条３項は，取消訴訟は裁決の日から１年を経過した後はすることができない旨定めているから，本件訴えは同項にも違反し，不適法である。
イ(ｱ)原告は，審査請求に当たり，名古屋国税不服審判所に対し，原告に対する郵便物の送付先として愛知県日進市Ａ町Ｂ○○○番地○号（以下「Ｂの住所地」という。）を指定した。
(ｲ)名古屋国税不服審判所長は，同年９月７日，原告に対し，本件裁決書謄本を，Ｂの住所地宛に送付した。
(ｳ)(ｲ)の裁決書謄本は，同月２０日，保管期間満了を理由として郵便局から名古屋国税不服審判所に対して返送された。
(ｴ)同日，名古屋国税不服審判所管理課管理係長Ｃは，原告の妻であるＤに電話をかけ，「裁決書謄本を再発送するので受け取ってほしい」旨依頼し，Ｄの了解を得た。
(ｵ)名古屋国税不服審判所長は，同月２１日，原告に対し，本件裁決書謄本をＢの住所地宛に再送付した。
(ｶ)名古屋国税不服審判所長は，同月２４日，(ｵ)の郵便について，配達日が同月２２日とされた郵便物配達証明書を受領した。
(ｷ）原告は，平成１２年７月１４日ないし２４日ころ，名古屋国税不服審　判所に電話をかけ，「裁決書を今月中に取りに行く」旨連絡した。(ｸ）原告は，同年１０月１２日，名古屋国税局において，名古屋国税局徴収部特別国税徴収官付国税徴収官Ｅに所得税の滞納の件で面接したが，その際，本件裁決がなされた旨の発言をした。
(2)　原告の主張
ア　原告が平成１１年９月２２日に本件裁決書謄本の送達を受けて裁決の事実を了知したとの事実及び遅くとも平成１２年７月１４日ないし２４日又は同年１０月１２日ころまでには本件裁決の事実を知ったとの事実はいずれも否認する。原告は，平成１２年１０月１２日ころに国税局の担当者と面談したことはあるが，その際，同担当者から本件裁決の話は一切聞いていない。イ　Ｂの住所地は，従来，原告がＤ及び子らとともに居住していた場所であるが，原告は，平成９年秋ころから，自己の債権者の関係者である暴力団関係者から脅迫を伴う厳しい債権の取立てを受けるようになったため，同年末ころにＢの住所地を出て名古屋市内の知人方を転々とするようになり，Ｄとも別居状態となって音信不通の状態にあり，平成１１年９月２２日に本件裁決書謄本がＢの住所地に送付された事実は知らなかった。なお，原告は，平成１２年７月１３日にＤと協議離婚しているが，これは，Ｄに対して取立ての危害が及ぶことを防ぐため，原告がＢの住所地を出る際に残してきた離婚届用紙を用いてＤが１人で届出をしたもので，このころ原告とＤが連絡をとった事実はない。原告は，平成１３年１月ころ，知人の税理士に偶然会い，本件裁決が出ているかもしれないから確認したほうがいいとアドバイスを受け，Ｂの住所地に電話したところ，原告の次男から本件裁決書謄本がＢの住所地に送付されたこと及びこれを名古屋国税不服審判所に返戻したことを教えられ，名古屋国税不服審判所に問い合わせた上，同年２月２日に名古屋国税不服審判所に赴いて本件裁決書謄本を受領し，初めて本件裁決の事実を知ったものである。ウ　以上のとおり，原告が本件裁決があったことを知った日は平成１３年２月２日であり，かつ，裁決の日から１年以内に訴えを提起できなかったことについては行政事件訴訟法１４条３項ただし書所定の正当な理由があるというべきであるから，本件訴えは適法である。
第３　当裁判所の判断


平成１７年(行ケ)第１０１７０号　審決取消請求事件(旧事件番号　東京高裁平成１７年(行ケ)第１３１号)
口頭弁論終結日　平成１７年１１月１７日
判　　　　決
原告　　　　　　　　　Ｘ
訴訟代理人弁理士　　　丹羽　宏之
同　　　　　　　　　　野口　忠夫
同　　　　　　　　　　吉澤　大輔
被告　　　　　　　　　特許庁長官
中嶋　　誠
指定代理人　　　　　　佐藤　伸夫
同　　　　　　　　　　久保田　健
同　　　　　　　　　　小池　正彦
同　　　　　　　　　伊藤　三男
主　　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
特許庁が不服２００３－５７１０号事件について平成１７年２月１６日にした審決を取り消す。
第２　事案の概要
本件は，後記特許の出願人である原告が，特許庁から拒絶査定を受けたので，これを不服として審判請求をしたところ，特許庁が審判請求は成り立たないとの審決をしたことから，その取消しを求めた事案である。
第３　当事者の主張
１　請求の原因
(1)　特許庁における手続の経緯
原告は，平成１３年４月１９日，名称を「金融仲介循環機能を有する投資証券化事業の方法」とする発明につき特許出願（以下「本願」という。）をした（甲２の１）が，特許庁が拒絶する姿勢を示したので，平成１４年１２月３日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする補正（甲２の３。以下「旧補正」という。）をした。しかし特許庁は，平成１４年１２月２７日，本願につき拒絶査定をしたので，原告は，これを不服として，平成１５年２月４日審判請求をした。特許庁は，同請求を不服２００３－５７１０号事件として審理し，その係属中の平成１６年６月４日原告は，発明の名称を「コンピュータネットワークによる証券化システム」に変更するとともに，特許請求の範囲の減縮等を目的とする補正（以下「本件補正」という。）をした（甲２の４）。特許庁は，平成１７年２月１６日，本件補正を前提とした上，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は平成１７年３月１日原告に送達された。
(2)　発明の内容
ア　旧補正時のもの
平成１４年１２月３日付けでなされた旧補正（甲２の３）時の請求項は１ないし１２から成るが，本件訴訟において問題となる請求項１は，下記のとおりである。
記【請求項１】　特許権の信託を引き受ける受託者が管理するサーバーコンピュータ１０は，資金調達に係る申込情報記録手段１１と，回答記録手段１２と，契約管理記録手段１３と，売上管理記録手段１４と，売上情報記録手段１５と，リスク管理記録手段１６と，計算手段１７と，を有し，前記申込情報記録手段１１において，資金調達を申込む委託者が保有する特許権の内容及び事業計画を含む申込情報フォームに入力された委託者の申込情報を通信手段を介して記録するステップと，前記回答記録手段１２において，前記申込みに対する回答内容を記録するステップと，前記契約管理記録手段１３において，出資対象として選択された投資案件につき委託者と受託者との間で締結された前記信託契約及び出資契約の内容を記録するステップと，前記信託契約によって，受託者の名義に移転した特許権を委託者にライセンス供与して当該特許権の商品又はサービス提供の売上金額を基準に一定料率のロイヤリティーを支払う旨の実施権許諾契約の内容を前記契約管理記録手段１３に記録するステップと，前記売上管理記録手段１４において，前記ロイヤリティー収入及び株式売却収入の売上額を記録するステップと，前記売上情報記録手段１５において，経時的に累積推移する投資額とロイヤリティー収入の売上額及び未換金データを記録するステップと，前記リスク管理記録手段１６において，委託者の倒産による損失や倒産までのロイヤリティー売上額及び店頭公開の見込みのないリビングデット企業の未換金データを記録するステップと，前記計算手段１７において，前記契約に基づく収支計算を行うステップと，受託者と委託者を当事者として締結された前記複数の実施権許諾契約に基づくロイヤリティー収入を源泉とするロイヤリティー受益権と，複数の前記出資契約で取得した株式の将来利益を見込んだ株式受益権と，を併合し，これを複合投資受益権として受託者の前記契約管理記録手段１２にプールするステップと，金融機関に譲渡することによって再投資資金の原資を調達するステップと，当該調達された原資を新たな複数の企業に再投資して出資金を再運用する出資金効率化によって収益力を強化するステップと，前記金融機関において，譲受した複合投資受益権を元に金融商品「投資受益証券」を企画・開発して投資家に販売するステップとを備え，前記投資家の資金運用ニーズと，委託者の資金需要ニーズと，委託者に資金を供給する受託者と，資金を循環させる上記金融機関と，からなる資金及び資産流動化による間接投資を特徴とする金融仲介循環機能を有する投資証券化事業の方法。
イ　本件補正後のもの
平成１６年６月４日付けでなされた本件補正後の発明の内容は，下記のとおりである（甲２の４）。


記【請求項１】　特許権を信託し資金調達を行う複数の委託者のコンピュータと，特許権の信託を引き受ける受託者が管理するサーバーコンピュータと，前記受託者のサーバーコンピュータとネットワークを介して接続される，特定目的会社の管理するサーバーコンピュータとを備えたコンピュータネットワークによる証券化システムであって，前記受託者が管理するサーバーコンピュータは，前記委託者のコンピュータにより前記ネットワーク上の申込情報フォームに入力された委託者の申込情報を格納する申込情報データベースと，前記申込情報に基づいて形成された，前記委託者と前記受託者を当事者として締結された複数の実施権許諾契約に基づくロイヤリティー収入を源泉とするロイヤリティー受益権と，前記複数の委託者に対する出資契約で取得する株式の将来利益を見込んだ株式受益権と，を併合した複合投資受益権のデータを格納する契約管理データベースと，を有し，前記契約管理データベースが前記特定目的会社の管理するサーバーコンピュータから検索可能とされており，前記特定目的会社の管理するサーバーコンピュータは，前記複合投資受益権に裏付けられた証券の販売に係る情報を表示し，証券購入申込を受け付ける前記ネットワーク上の購入申込フォームに入力された申込情報を格納する証券情報データベースを有し，前記複合投資受益権を前記特定目的会社に譲渡することで，受託者において再投資資金を調達し，これを新たに複数の委託者に再投資する出資金の再運用によって収益力を高めることを可能とするコンピュータネットワークによる証券化システム。
【請求項２】　請求項１に記載のコンピュータネットワークによる証券化システムにおいて，前記受託者が管理するサーバーコンピュータは，申込情報データベースと，契約管理データベースと，リスク管理データベースと，売上管理データベースと，を備え，前記申込情報データベースは，前記申込情報フォームに入力された前記複数の委託者の資金調達の申込情報を記録，管理するためのものであり，前記契約管理データベースは，前記複数の実施権許諾契約および前記複数の委託者に対する出資契約の契約関係と，前記契約に係る投資先企業，投資金額，倒産企業，リビングデット企業の企業データと，前記前記複合投資受益権のデータと，を記録，管理するためのものであり，前記リスク管理データベースは，前記契約に係るリスク管理のための記録媒体であって，前記資金再運用によって蓄積する投資企業数と投資額を元に，一定期間および通年の投資企業数対倒産企業数比と，投資企業数対リビングデット企業比と，投資金額対損失金額比と，対比率を演算し，投資データを収集するためのものであり，前記売上管理データベースは，前記委託者のコンピュータに入力された前記実施権許諾契約に係るロイヤリティーの売上データを入力し，また前記証券化システムに係わる損益収支を演算処理するためのものであることを特徴とするコンピュータネットワークによる証券化システム。【請求項３】　請求項２に記載のコンピュータネットワークによる証券化システムにおいて，前記ロイヤリティーの売上データを契約管理データベースに移転することを特徴とするコンピュータネットワークによる証券化システム。【請求項４】　請求項２に記載のコンピュータネットワークによる証券化システムにおいて，前記ロイヤリティーの売上データと，株式売却利益と，からなる投資収益データを前記契約管理データベースに記録することを特徴とするコンピュータネットワークによる証券化システム。
【請求項５】　請求項４に記載のコンピュータネットワークによる証券化システムにおいて，前記投資収益データに基づいて前記複合投資受益権の額を算出することを特徴とするコンピュータネットワークによる証券化システム。【請求項６】　請求項２に記載のコンピュータネットワークによる証券化システムにおいて，前記特定目的会社の管理するサーバーコンピュータは，前記購入申込フォームに入力された投資家の顧客情報を記録，管理する顧客管理データベースと，前記証券の売上を記録，管理する売上管理データベースと，を備え，証券販売に係るロイヤリティーの分配と，確定利回りの元本償還を演算処理することを特徴とするコンピュータネットワークによる証券化システム。【請求項７】　請求項２に記載のコンピュータネットワークによる証券化システムにおいて，前記証券の販売データに基づいて新たな複数の企業に再投資する資金再運用により，出資金の元本リスクが変わらぬまま投資額と投資先企業の数だけが累積増加するポートフォリオと，資金の運用効率化と収益力強化に相対して減少する投資リスクの低減と，同じく前記資金の運用効率化と収益力強化に相対して減少する元本リスクの低減と，による資本効率化のデータを総資本対累積投資額比で処理することを特徴とするコンピュータネットワークによる証券化システム。【請求項８】　請求項２に記載のコンピュータネットワークによる証券化システムにおいて，前記複合投資受益権の優先受益権だけを投資家に販売して劣後受益権を前記受託者が引き受ける優先・劣後受益権構造を設定し，優先受益権にまで損失が及んだときは前記資金再運用の収益力強化によって内部留保される前記内部留保の収益余剰金データに基づいて処理することを特徴とするコンピュータネットワークによる証券化システム。
【請求項９】　請求項６に記載のコンピュータネットワークによる証券化システムにおいて，前記証券販売に係るロイヤリティーの分配と，確定利回りの元本償還の収益調整を前記資金再運用の収益力強化によって内部留保される前記内部留保の収益余剰金データに基づいて処理することを特徴とするコンピュータネットワークによる証券化システム。
【請求項１０】　請求項２に記載のコンピュータネットワークによる証券化システムにおいて，前記資金再運用を集団投資スキームで運用し，投資案件に係るハイリスク・ハイリターンの投資リスクをトータルリスク・トータルリターンの演算で平準化し，出資金元本を年度ごとの損益収支で処理することを特徴とするコンピュータネットワークによる証券化システム。
【請求項１１】　請求項６に記載のコンピュータネットワークによる証券化システムにおいて，前記証券販売に係わる証券市場の価格変動を確定利回りで平準化し，通年単位のリスク・リターンの損益収支で処理することを特徴とするコンピュータネットワークによる証券化システム。
(3)　審決の内容
審決の内容は，別紙審決写しのとおりである。
その理由の要旨は，本件補正後の請求項１ないし１１に係る発明は，特許法２条１項にいう「自然法則を利用した技術的思想」に該当しないから，同法２９条１項柱書にいう「発明」に該当しない。また，仮に「発明」と認めたとしても，特許法３６条６項２号及び３６条４項の規定を満たしていないため，特許を受けることができない等としたものである。
(4)　審決の取消事由
しかしながら，本件審決には，手続違背及び認定判断の誤りがあるから，違法として取消しを免れない。
ア　取消事由１（手続違背）
特許法１５９条２項において準用する同法５０条により，拒絶査定不服審判において新たな拒絶理由で出願を拒絶するときは，事前にその拒絶理由を特許出願人に通知する必要があるところ，次に述べるとおり，本件審決は，平成１６年３月２６日付け拒絶理由通知（甲４。以下「本件拒絶理由通知」という。）と異なる拒絶理由に基づいて本願を拒絶すべきものとしたにもかかわらず，本件審判手続においては，原告に対し，何らの通知もしておらず，重大な手続違反がある。
(ア)　特許法２９条１項柱書関係


①　本件拒絶理由通知（甲４）には，旧補正に係る請求項１（甲２の３参照）の構成要件に関し，下記のとおりの記載がある（１頁下から１１行～２頁２９行）。
記請求項１に係る発明の構成要件を分説すると次のとおりである。「(ア)　特許権の信託を引き受ける受託者が管理するサーバーコンピュータ１０は，資金調達に係る申込情報記録手段１１と，回答記録手段１２と，契約管理記録手段１３と，売上管理記録手段１４と，売上情報記録手段１５と，リス
ク管理記録手段１６と，計算手段１７と，を有し，
(イ)　前記申込情報記録手段１１において，資金調達を申込む委託者が保有する特許権の内容及び事業計画を含む申込情報フォームに入力された委託者の申込情報を通信手段を介して記録するステップと，(ウ)　前記回答記録手段１２において，前記申込みに対する回答内
容を記録するステップと，
(エ)　前記契約管理記録手段１３において，出資対象として選択された投資案件につき委託者と受託者との間で締結された前記信託契約及び出資契約
の内容を記録するステップと，
(オ)　前記信託契約によって，受託者の名義に移転した特許権を委託者にライセンス供与して当該特許権の商品又はサービス提供の売上金額を基準に一定料率のロイヤリティーを支払う旨の実施権許諾契約の内容を前記契約管理記録
手段１３に記録するステップと，
(カ)　前記売上管理記録手段１４において，前記ロイヤリティー収
入及び株式売却収入の売上額を記録するステップと，
前記売上情報記録手段１５において，経時的に累積推移する投資額とロイヤリティー収入の売上額及び未換金データを記録するステップと，(キ)　前記リスク管理記録手段１６において，委託者の倒産による損失や倒産までのロイヤリティー売上額及び店頭公開の見込みのないリビングデッ
ト企業の未換金データを記録するステップと，
(ク)　前記計算手段１７において，前記契約に基づく収支計算を行
うステップと，
(ケ)　受託者と委託者を当事者として締結された前記複数の実施権許諾契約に基づくロイヤリティー収入を源泉とするロイヤリティー受益権と，複数の前記出資契約で取得した株式の将来利益を見込んだ株式受益権と，を併合し，これを複合投資受益権として受託者の前記契約管理記録手段１２にプールするステッ
プと，
(コ)　金融機関に譲渡することによって再投資資金の原資を調達す
るステップと，
当該調達された原資を新たな複数の企業に再投資して出資金を再運用する出資金効率化によって収益力を強化するステップと，(サ)　前記金融機関において，譲受した複合投資受益権を元に金融商品「投資受益証券」を企画・開発して投資家に販売するステップとを備え，(シ)　前記投資家の資金運用ニーズと，委託者の資金需要ニーズと，委託者に資金を供給する受託者と，資金を循環させる上記金融機関と，からなる資金及び資産流動化による間接投資を特徴とする金融仲介循環機能を有する投資証券化事業の方法。」
②　そして，本件拒絶理由通知には，旧補正に係る請求項１の発明が特許法２９条１項柱書の「発明」の要件を満たしていないとの拒絶理由に関し，「請求項１に係る発明は，上記(ア)に記載されたサーバーコンピュータの構成を有し，上記(イ)以下のステップを含む方法発明であるから，その発明の実施にソフトウェアを必要とするところの，いわゆるソフトウェア関連発明である。そして，ソフトウェア関連発明が，「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるためには，ソフトウェアによる情報処理が，ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている必要がある。」（甲４の２頁下から８行～３行）との記載がある。③　これに対し，審決では，本件補正後の請求項１に係る発明を便宜上
分説し，
「(ア)　特許権を信託し資金調達を行う複数の委託者のコンピュータと，特許権の信託を引き受ける受託者が管理するサーバーコンピュータと，前記受託者のサーバーコンピュータとネットワークを介して接続される，特定目的会社の管理するサーバーコンピュータとを備えたコンピュータネットワークによる証券化
システムであって，
(イ)　前記受託者が管理するサーバーコンピュータは，前記委託者のコンピュータにより前記ネットワーク上の申込情報フォームに入力された委託者の申込情報を格納する申込情報データベースと，前記申込情報に基づいて形成された，前記委託者と前記受託者を当事者として締結された複数の実施権許諾契約に基づくロイヤリティー収入を源泉とするロイヤリティー受益権と，前記複数の委託者に対する出資契約で取得する株式の将来利益を見込んだ株式受益権と，を併合した複合投資受益権のデータを格納する契約管理データベースと，を有し，(ウ)　前記契約管理データベースが前記特定目的会社の管理するサー
バーコンピュータから検索可能とされており，
(エ)　前記特定目的会社の管理するサーバーコンピュータは，前記複合投資受益権に裏付けられた証券の販売に係る情報を表示し，証券購入申込を受け付ける前記ネットワーク上の購入申込フォームに入力された申込情報を格納する証
券情報データベースを有し，
(オ)　前記複合投資受益権を前記特定目的会社に譲渡することで，受託者において再投資資金を調達し，これを新たに複数の委託者に再投資する出資金の再運用によって収益力を高めることを可能とするコンピュータネットワークによる証券化システム。」
となるとした上で（８頁２３行～９頁１０行），「請求項１に係る発明は，上記(ア)，(イ)，(エ)に記載されたコンピュータハードウェアと，上記(ウ)，(オ)に記載された機能とで表現されるものであるから，当該補正後の請求項１に係る発明は，発明のカテゴリーが変更されても，その発明の実施にソフトウェアを必要とするところの，いわゆるソフトウェア関連発明であるということができる。そして，こうしたソフトウェアを利用するソフトウェア関連発明が，「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるためには，発明はそもそもが一定の技術的課題の解決手段になっていなければならないことから，ハードウェア資源を利用したソフトウェアによる情報処理によって，技術的課題を解決できるような特有の構成が具体的に提示されている必要がある。」（９頁１４行～２４行）と判断している。
④　このように，本件拒絶理由通知と審決とでは，ソフトウェア関連発明と認定する際の論理が，本件拒絶理由通知では「サーバーコンピュータの構成を有し，上記(イ)以下のステップを含む方法発明であるから」であるのに対し，審決では「発明の実施にソフトウェアを必要とするところの，いわゆるソフトウェア関連発明である」であって全然異なり，また，ソフトウェア関連発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるための要件について，本件拒絶理由通知では「ソフトウェアによる情報処理が，ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている必要」であるのに対し，審決では「発明はそもそもが一定の技術的課題の解決手段になっていなければならない」というもので，全然異なっている。
(イ)　特許法３６条６項２号関係


本件拒絶理由通知には，旧補正に係る請求項１の発明が特許法３６条６項２号の要件を満たしていないとの拒絶理由に関し，「計算手段の具体的な処理が明確でない・・・請求項１の記載は，全体としてみて，明確でない。」（甲４の６頁２２行～２６行）と記載されているのに対し，審決では，本件補正後の請求項１に関し，「(オ)の記載が不明であるということは，請求項１の記載が，全体としてみて明確でないと判断せざるを得ない。」（審決の１３頁１６行～１８行）と判断し，本件拒絶理由通知と審決とでは，請求項１の記載不備の理由が全然異なっている。
(ウ)　特許法３６条４項１号関係
本件拒絶理由通知には，旧補正に係る請求項１の発明が特許法３６条４項１号の要件を満たしていないとの拒絶理由に関し，「サーバーコンピュータのハードウェア資源を利用して各記憶手段に記憶された情報を，どのような手順で読み出し，「計算手段」で，どのような演算処理を行うことにより，契約に基づく収支計算を行うことができ，「金融仲介循環機能を有する投資証券化事業の方法」を実現できるのか，その手順が一切記載されておらず，」（甲４の７頁１１行～１５行）と記載されているのに対し，審決では，本件補正後の請求項１に関し，「サーバーコンピュータのハードウェア（データベース）に記憶された情報をどのように読み出し，ハードウェア資源を利用してどのような情報処理を行うことにより，当該(オ)の「前記複合投資受益権を前記特定目的会社に譲渡することで，受託者において再投資資金を調達し，これを新たに複数の委託者に再投資する出資金の再運用によって収益力を高めることを可能とする」ことができ，「コンピュータネットワークによる証券化システム」を実現できるのかという点については，一切記載がなく不明である。」（審決の１７頁下から１１行～下から４行）と判断し，本件拒絶理由通知における「一切記載されておらず」という対象と審決における「一切記載がなく」という対象とが異なり，本件拒絶理由通知と審決とでは，発明の詳細な説明の記載不備についての理由が全然異なっている。
イ　取消事由２（特許法２９条１項柱書違反の判断の誤り）(ア)　審決は，本件補正後の請求項１について，「請求項１に係る発明は，上記(ア)，(イ)，(エ)に記載されたコンピュータハードウェアと，上記(ウ)，(オ)に記載された機能とで表現されるものであるから，当該補正後の請求項１に係る発明は，発明のカテゴリーが変更されても，その発明の実施にソフトウェアを必要とするところの，いわゆるソフトウェア関連発明であるということができる。そして，こうしたソフトウェアを利用するソフトウェア関連発明が，「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるためには，発明はそもそもが一定の技術的課題の解決手段になっていなければならないことから，ハードウェア資源を利用したソフトウェアによる情報処理によって，技術的課題を解決できるような特有の構成が具体的に提示されている必要がある。」（９頁１４行～２４行）と認定判断している。
しかし，コンピュータハードウェアと機能とで表現される発明をソフトウェア関連発明と決め付けなければならない理由はなく，本件補正後の請求項１に係る発明は，コンピュータネットワークを課題解決のための手段として使ってはいるが，コンピュータネットワークの機能改善を意図するものではないから，本件補正後の請求項１に係る発明の内容をソフトウェア関連発明と認定しているのは誤りである。
また，ソフトウェア関連発明，自然法則の利用，一定の技術的課題の解決の間に，特に論理的な関係があるものではない。
(イ)　そして，本願のコンピュータネットワークシステムによる証券化システムは，特別のハードウエア，ソフトウェアのコンピュータネットワークである必要はなく，通常のコンピュータネットワークと同様に，ローカルおよびリモートの情報処理をできれば足り，当然，通常のコンピュータネットワークと同様に，自然法則に従い動作する，すなわち自然法則を利用しているから，「自然法則を利用した」発明であることは明らかである。
(ウ)　したがって，審決には，本件補正後の請求項１に係る発明の内容を誤って認定し，上記発明が特許法２９条１項柱書に違反するとした判断した誤りがある。
ウ　取消事由３（特許法３６条６項２号違反の判断の誤り）(ア)　審決は，本件補正後の請求項１について，「上記(ア)ないし(エ)のハードウェア及びその機能の範囲では，ハードウェアに格納される情報やハードウェア資源を利用したソフトウェアによる情報処理が，複合投資受益権の特定目的会社への譲渡，受託者における再投資資金の調達，出資金の再運用という事柄とは全く関連がないことから，ハードウェア資源に記憶されたデータがどのように利用され，どのような情報処理がなされて，「複合投資受益権を前記特定目的会社に譲渡することで，受託者において再投資資金を調達し，これを新たに複数の委託者に再投資する出資金の再運用によって収益力を高めることを可能とする」ものなのか，全く不明である。」（１３頁６行～１４行）と認定判断している。しかし，審決が認定した本件補正後の請求項１の発明の(ア)ないし(エ)の要件（前記ア(ア)③）だけでは，本願の発明を完結的に表現することができないので，上記ア(ア)③の(オ)の効果的な表現を追加することにより，本件補正後の請求項１の発明を明確にしたものである。
このことは，「(オ)　前記複合投資受益権を前記特定目的会社に譲渡することで受託者において再投資資金を調達し，これを新たに複数の委託者に再投資する出資金の再運用によって収益力を高めることを可能とする」との記載自体から，(イ)ないし(エ)の個々の構成の機能ではなく，(イ)ないし(エ)全体の構成の効果であることが，理解できるはずであること，上記(ア)ないし(オ)のすべての要件を満たすことによってはじめて，本願明細書（甲２の１）の段落【００２９】に記載した「(1)　権利が性質の異なる他の財産権に換われば利用目的も変わる。具体的には，知的財産権という概念的な財産を事業化資金に換え，ベンチャー企業が保有している特許権やノウハウなど知的財産権と株式の二つの含み資産を，性質の異なる二つの受益権に転換し，これを併合することで流動化資産に変わり，更に，これを投資受益証券に替えて，投資家に販売する資産流動化の事業方法によって，投資サイクルが形成される。」との本願の発明の課題を解決できることから明らかである。


(イ)　したがって，審決が，前述した(オ)の記載内容や，本願明細書の記載内容を無視し，(オ)の要件を無理やりに(ア)ないし(エ)の要件の機能と解して，本件補正後の請求項１に係る発明が不明であると判断したのは誤りである。エ　取消事由４（特許法３６条４項１号違反の判断の誤り）審決では，本願明細書の発明の詳細な説明について，「当該(オ)の「前記複合投資受益権を前記特定目的会社に譲渡することで，受託者において再投資資金を調達し，これを新たに複数の委託者に再投資する出資金の再運用によって収益力を高めることを可能とする」ことができ，「コンピュータネットワークによる証券化システム」を実現できるのかという点については，一切記載がなく不明である。」（１７頁３０行～３５行）と認定判断している。しかし，本願明細書（甲２の１）の段落【００６２】の「⑤　投資事業会社は，複合投資受益権（ロイヤリティー未換金利益とＩＰＯ未換金利益）をプールし，金融機関に一括譲渡する。⑥　金融機関は，複合投資受益権を元に投資受益証券（優先受益権・劣後受益権の設定で信用補完を図る）を企画・開発し，機関投資家，一般投資家に販売する。⑦　投資事業会社は，複合投資受益権の一括譲渡により再投資資金の原資を調達できる。⑧　投資事業会社は，再投資資金の調達・資金運用の効率化で収益力を高めることができる。⑨　投資事業会社は，上記⑤⑥⑦⑧のプロセスを繰り返すことによって，新たなＶＢ企業Ｂグループに再投資できる。※　資金流動化による資金運用の効率化・収益力ＵＰで出資金リスクが軽減される。」との記載及び図３，４（甲２の１）には，本願発明の基本形態が説明されており，これを参照すれば，(オ)の要件は効果を示す表現であり，この要件の追加により，本願発明が完結的に表現されていることが理解できるのに，審決が上記(オ)の要件について，本願明細書の発明の詳細な説明に「一切記載がなく不明である。」と判断したのは誤りである。
オ　取消事由５（違法な判断）
原告は，平成１６年６月４日付け意見書（甲５）によって，下記のとおり本件拒絶理由通知記載の拒絶理由に対しすべて的確に応答し，拒絶理由を構成する要件をすべて明細書から除去しているにもかかわらず，審決はこれを無視し，別の理由にすりかえて本願発明は特許を受けることができないと判断したのは違法である。
記①　「(1)　審判長殿は，“本願発明は，サーバーコンピュータの構成を有し，ステップを含む方法発明であるから，その発明の実施にソフトウェアを必要とするところの，いわゆるソフトウェア関連発明である。そして，ソフトウェア関連発明が，「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるためには，ソフトウェアによる情報処理が，ハードウエア資源を用いて具体的に実現されている必要がある。”との前提のもとに，本願発明は，特許法でいう「発明」ではなく，特許法第２９条第１項柱書に規定する要件を満たしていないので，特許を受けることができない，旨認定されています。
これに対し，今回の補正により，本願発明は，前記Ｃに示すとおり，ステップを含まない「コンピュータネットワークによる証券化システム」となっていますので，前記前提は成り立たず，この拒絶理由は解消しています。」（甲５の７頁１８行～２７行）
②　「(2)　審判長殿は，“本願発明は，人が行う行為をステップとして含む方法であるので，”との前提で，本願発明は，「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではなく，特許法でいう「発明」ではなく，特許法第２９条第１項柱書に規定する要件を満たしていないので，特許を受けることができない，旨認定されています。
これに対し，今回の補正により，本願発明は，前記Ｃに示すとおり，ステップを含まない「コンピュータネットワークによる証券化システム」となっていますので，前記前提は成り立たず，拒絶理由は解消しています。」（同７頁２８行～３４行）
③　「・・・審判長殿は，計算手段において，各記憶手段（ハードウエア資源）に記憶されたデータが，ソフトウェアにしたがって，どのように利用され，どのような演算処理がなされて，「契約に基づく収支計算を行う」ものなのか，明確でないので，請求項１などの記載は，全体としてみて，明確でなく，特許を受けようとする発明が明確でない旨認定されています。
これに対し，今回の補正により，本願発明は，前記Ｃに示すとおり，コンピュータネットワークによる証券化システムとなっており，“委託者と受託者を当事者として締結された複数の実施権許諾契約に基づくロイヤリティー収入を源泉とするロイヤリティー受益権と，複数の委託者に対する出資契約で取得する株式の将来利益を見込んだ株式受益権と，を併合した複合投資受益権”に裏付けられた証券の形成に係るシステムであることを明確にしています。よって，この拒絶理由は解消しています。」（同８頁１２行～２３行）
④　「・・・審判長殿は，本件の発明の詳細な説明には，サーバーコンピュータのハードウエア資源を利用して各記憶手段に記憶された情報を，どのような手順で読み出し，「計算手段」で，どのような演算処理を行うことにより，契約に基づく収支計算を行うことができ，「金融仲介循環機能を有する投資証券化事業の方法」を実現できるのか，その手順が一切記載されていないから，本件の発明の詳細な説明の記載では，当業者が本件の各請求項に係る発明の実施をできる程度に明確かつ十分に記載したものとは認められない旨認定されています。これに対し，今回の補正により，本願発明は，前記Ｃに示すとおり，コンピュータネットワークによる証券化システムとなっております。すなわち，本願発明は，“委託者と受託者を当事者として締結された複数の実施権許諾契約に基づくロイヤリティー収入を源泉とするロイヤリティー受益権と，複数の委託者に対する出資契約で取得する株式の将来利益を見込んだ株式受益権と，を併合した複合投資受益権”に裏付けられた証券の形成に係るシステムであり，ソフトウェアによる情報処理の発明ではなく，「計算手段」による演算の仕方を要旨としていないので，この拒絶理由は解消しています。」（同８頁２４行～３７行）
カ　取消事由６（審理不尽）
原告は，平成１６年６月４日付け意見書（甲５）によって，特許法における発明の定義が，特許法の目的と矛盾しないように，本願発明のような金融業の発明についての自然法則を利用した技術的思想であるか否かの判断は，柔軟に解釈すべきである旨主張しているにもかかわらず（甲５の７頁下から７行～８頁１０行），これには何ら検討せず，自然法則を利用していないとした審決には，審理不尽の違法がある。
そして，本願発明は，コンピュータやコンピュータネットワークの使用を必須とするシステムであり，自然法則を利用した部分がごく些細な部分のみに含まれているというものではなく，自然法則を利用した発明であるというべきである。


２　請求原因に対する認否
請求原因(1)ないし(3)の各事実は認めるが，同(4)は争う。
３　被告の反論
(1)　取消事由１に対し
ア　審決が本件補正後の請求項１ないし４に係る発明が特許を受けることができないとした理由は，「請求項に係る発明が特許法２９条１項柱書に規定する要件を満たしていないこと」と「明細書の記載が，特許法３６条４項１号及び同６項２号に規定する要件を満たしていないこと」にあり，これらの理由は，本件拒絶理由通知（甲４）で通知した拒絶理由と同じであり，新たな拒絶理由に該当しない。イ　原告は，本件拒絶理由通知と審決とでは，①ソフトウェア関連発明と認定する際の論理，②ソフトウェア関連発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるための要件，③請求項１の記載不備についての理由，④発明の詳細な説明の記載不備についての理由が異なっている旨主張する。しかし，①については，本件拒絶理由通知も，審決も，「ソフトウェア関連発明という観点からみても，自然法則を利用したものといえない」と判断しているものであり，「ソフトウェア関連発明だから自然法則を利用したものといえない」と判断しているわけではないから，そもそも，「ソフトウェア関連発明と認定する際の論理」が拒絶理由を構成するものではなく，その相違は，審決の理由が，新たな拒絶理由に該当するか否かとは関係しない。
また，②については，単なる表現の相違であって，審決と本件拒絶理由通知とで，「ソフトウェア関連発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるための要件」が相違しているわけではなく，③，④については，審決の説示は，本件拒絶理由通知で通知した拒絶理由が，依然として解消していないことを説明したものであり，新たな拒絶理由を審決の理由としたものではない。したがって，原告の上記主張は失当である。
(2)　取消事由２に対し
ア　審決は，本件補正後の請求項１に係る発明を「コンピュータネットワークの機能改善を意図するもの」と認定しているわけではなく，上記発明はコンピュータネットワークを利用するものであるが，コンピュータネットワークを利用すること自体に「発明の自然法則利用性を肯定し得るような技術的特徴」を有するものではないこと，上記発明はコンピュータを利用するものであるから，当然に何らかの情報処理を伴うものでもあるが，その情報処理の内容自体に「発明の自然法則利用性を肯定し得るような技術的特徴」を有するわけでもないということを前提とした上で，「本件補正後の請求項１に係る発明は，その実施に，ソフトウェアを必要とする発明と考えられるから，他に「発明の自然法則利用性を肯定し得るような技術的特徴」が認められなくても，「ソフトウェアによる情報処理が，ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」場合，換言すれば，「ハードウェア資源を利用したソフトウェアによる情報処理によって，技術的課題を解決できるような特有の構成が，具体的に提示されている」場合には，特許法でいう発明，すなわち，「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当すると考えることができるが，補正後の請求項１に係る発明は，そのような場合に該当しない。」といった趣旨の判断をしたものである。
したがって，審決が本件補正後の請求項１に係る発明の内容を誤って認定したとの原告の指摘は，当たらない。
イ　また，審決は，「ソフトウェアを利用するソフトウェア関連発明が，「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるためには，発明は，そもそもが一定の技術的課題の解決手段になっていなければならない」と述べているのではなく，「こうしたソフトウェアを利用するソフトウェア関連発明が，「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるためには，発明は，そもそもが一定の技術的課題の解決手段になっていなければならないことから，ハードウェア資源を利用したソフトウェアによる情報処理によって，技術的課題を解決できるような特有の構成が，具体的に提示されている必要がある。」と述べているものである。そして，他に「発明の自然法則利用性を肯定し得るような技術的特徴」を有しないソフトウェア関連発明においては，コンピュータのソフトウェアが，ハードウェアと協働する形で構築される情報処理の仕組みや方法こそが，当該ソフトウェア関連発明の「発明の自然法則利用性を肯定し得るような技術的特徴」となるわけであるから，当該ソフトウェア関連発明が，「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるかどうかを判断する場合には，コンピュータのハードウェア資源と協働して行われる，ソフトウェアによる情報処理そのものが，一定の技術的課題の解決手段として，具体的に実現されているかどうかという基準から判断するのが妥当である。
したがって，審決の判断基準は論理的でない旨の原告の指摘は，当たらない。
(3)　取消事由３に対し
原告は，本件補正後の請求項１の発明の(ア)ないし(エ)の要件に(オ)の効果的表現を追加することによって（請求原因(4)ア(ア)③），どのような根拠をもって，上記発明が明確になっているのかという点については，全く触れていないから，原告の主張は失当である。
(4)　取消事由４に対し
原告は，本願明細書（甲２の１）の段落【００６２】の記載と，図３，図４の記載によれば，本件補正後の請求項１の発明の(オ)の構成（請求原因(4)ア(ア)③）を理解できると主張しているが，段落【００６２】に記載されているのは，社会的な組織である投資事業会社，金融機関等が果たす役割を述べているのにすぎないのであって，どのような根拠をもって，(オ)の構成が実現できるのかという点については，全く触れていないから，原告の主張は失当である。
第４　当裁判所の判断
１　請求原因(1)（特許庁における手続の経緯），(2)（発明の内容），(3)（審決の内容）の各事実は，いずれも当事者間に争いがない。そこで，原告主張の審決の取消事由（請求原因(4)）について，以下，順次判断する。
２　取消事由１（手続違背）について
(1)　本件訴訟に至る事実関係
前記争いのない事実と証拠（甲２ないし５（枝番のあるものは枝番を含む。））及び弁論の全趣旨によれば，本件の経過は次のとおりであったことが認められる。
ア　本願の願書に昀初に添付した明細書（甲２の１）の特許請求の範囲は，請求項１ないし１２から成るものであったが，原告は，平成１４年１２月３日付け手続補正書（甲２の３）により特許請求の範囲等の補正（旧補正）をした。その請求項１の記載は，請求原因(2)アのとおりであった。イ　原告は，平成１４年１２月２７日，本願につき拒絶査定を受けたため，平成１５年２月４日，審判請求をした。
これに対し審判長は，平成１６年３月２６日付け拒絶理由通知（本件拒絶理由通知。甲４）をもって，本願は拒絶すべきものと認められる旨の通知をしたが，旧補正に係る請求項１に関する拒絶理由は，下記の理由１，２に記載のとおりであった。
［理由１］


「　この出願の下記の請求項に係る発明は，下記の点で特許法第２９条第１項柱書に規定する要件を満たしていないので，特許を受けることができない。特許法第２９条第１項柱書には，「産業上利用することができる発明をした者は，・・・その発明について特許を受けることができる。」と規定され，特許法第２条第１項には，特許法でいう「発明」について，「発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と定義されている。そこで，各請求項に係る発明について，検討を加える。
１．請求項１に係る発明に対して
請求項１に係る発明の構成要件を分説すると次のとおりである。「(ア)　特許権の信託を引き受ける受託者が管理するサーバーコンピュータ１０は，資金調達に係る申込情報記録手段１１と，回答記録手段１２と，契約管理記録手段１３と，売上管理記録手段１４と，売上情報記録手段１５と，リス
ク管理記録手段１６と，計算手段１７と，を有し，
(イ)　前記申込情報記録手段１１において，資金調達を申込む委託者が保有する特許権の内容及び事業計画を含む申込情報フォームに入力された委託者の申込情報を通信手段を介して記録するステップと，(ウ)　前記回答記録手段１２において，前記申込みに対する回答内
容を記録するステップと，
(エ)　前記契約管理記録手段１３において，出資対象として選択された投資案件につき委託者と受託者との間で締結された前記信託契約及び出資契約
の内容を記録するステップと，
(オ)　前記信託契約によって，受託者の名義に移転した特許権を委託者にライセンス供与して当該特許権の商品又はサービス提供の売上金額を基準に一定料率のロイヤリティーを支払う旨の実施権許諾契約の内容を前記契約管理記録
手段１３に記録するステップと，
(カ)　前記売上管理記録手段１４において，前記ロイヤリティー収
入及び株式売却収入の売上額を記録するステップと，
前記売上情報記録手段１５において，経時的に累積推移する投資額とロイヤリティー収入の売上額及び未換金データを記録するステップと，(キ)　前記リスク管理記録手段１６において，委託者の倒産による損失や倒産までのロイヤリティー売上額及び店頭公開の見込みのないリビングデッ
ト企業の未換金データを記録するステップと，
(ク)　前記計算手段１７において，前記契約に基づく収支計算を行
うステップと，
(ケ)　受託者と委託者を当事者として締結された前記複数の実施権許諾契約に基づくロイヤリティー収入を源泉とするロイヤリティー受益権と，複数の前記出資契約で取得した株式の将来利益を見込んだ株式受益権と，を併合し，これを複合投資受益権として受託者の前記契約管理記録手段１２にプールするステッ
プと，
(コ)　金融機関に譲渡することによって再投資資金の原資を調達す
るステップと，
当該調達された原資を新たな複数の企業に再投資して出資金を再運用する出資金効率化によって収益力を強化するステップと，(サ)　前記金融機関において，譲受した複合投資受益権を元に金融商品「投資受益証券」を企画・開発して投資家に販売するステップとを備え，(シ)　前記投資家の資金運用ニーズと，委託者の資金需要ニーズと，委託者に資金を供給する受託者と，資金を循環させる上記金融機関と，からなる資金及び資産流動化による間接投資を特徴とする金融仲介循環機能を有する投資証券化事業の方法。」
そこで，検討するに，
(1)　請求項１に係る発明は，上記(ア)に記載されたサーバーコンピュータの構成を有し，上記(イ)以下のステップを含む方法発明であるから，その発明の実施にソフトウェアを必要とするところの，いわゆるソフトウェア関連発明である。そして，ソフトウェア関連発明が，「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるためには，ソフトウェアによる情報処理が，ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている必要がある。
請求項１に係る発明では，上記(ア)として，サーバーコンピュータのハードウェア資源を記載しているが，上記(イ)ないし(キ)では，それぞれの情報を記録手段に記録するというコンピュータの通常の記憶機能を記載するに留まっており，上記(ク)では，単に「契約に基づく収支計算」を行うことだけが記載されており，上記(ケ)ないし(シ)では，後述するように，コンピュータの動作とはいえない事項が記載されている。
してみると，請求項１に係る発明は，上記(ア)記載の各記録手段（ハードウェア資源）に記録されたデータが，ソフトウェアにしたがって，どのように利用され，どのような演算処理がされて，目的に応じた特有の情報処理方法が実現されているか，という点についての記載がなく，ソフトウェアによる情報処理が，ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている，ということはできない。すなわち，請求項１に係る発明は，「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではなく，特許法でいう「発明」ではない。(2)　請求項１に係る発明は，上記(ケ)ないし(シ)のステップを含む方法発明であるが，上記(ケ)でいう「ロイヤリティー受益権と，・・・株式受益権と，を併合し，これを複合投資受益権として受託者の契約管理手段にプールする」こと，上記(コ)でいう「再投資資金の原資を調達する」こと，上記(サ)でいう「出資金を再運用する出資金効率化によって収益力を強化する」こと，上記(シ)でいう「金融商品「投資受益証券」を企画・開発して投資家に販売する」ことは，いずれも人が行うことであって，コンピュータの情報処理の内容ではない。してみると，請求項１に係る発明は，人が行う行為をステップとして含む方法であるので，全体としてみれば，明らかに「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではなく，特許法でいう「発明」ではない。結局，請求項１に係る発明は，上記(1)，(2)の理由により，特許法第２条第１項で定義されたところの，特許法でいう「発明」ではなく，特許法第２９条第１項柱書に規定する要件を満たしていないので，特許を受けることができない。」（甲４の１頁１３行～３頁２６行）
［理由２］
「Ａ．特許法第３６条第６項第２号に規定する要件について
１．請求項１の記載に対して
請求項１に係る発明の構成要件を分説すると上記［理由１］の１．に記載した(ア)ないし(シ)のとおりである。
上記(ア)の記載から，「受託者が管理するサーバーコンピュータ」が，「申込情報記録手段」，「回答記録手段」，「契約管理記録手段」，「売上管理記録手段」，「売上情報記録手段」，「リスク管理記録手段」とを有することが，また，上記(イ)～(キ)の記載から，上記各手段に記録する情報の内容は，理解できる。


しかしながら，上記(ク)の「前記計算手段１７において，前記契約に基づく収支計算を行う」という記載だけでは，発明を特定するための事項である「計算手段」を，該計算手段が達成すべき結果として記載しており，該計算手段の具体的な処理が明確でない，すなわち該計算手段において，各記憶手段（ハードウェア資源）に記憶されたデータが，ソフトウェアにしたがって，どのように利用され，どのような演算処理がなされて，「契約に基づく収支計算を行う」ものなのか，明確でないので，請求項１の記載は，全体としてみて，明確でない。したがって，請求項１の記載は，特許を受けようとする発明が明確でなく，特許法第３６条第６項第２号の規定に適合しない。」（同６頁１１行～２８行），
「Ｂ．特許法第３６条第４項第１号に規定する要件について本件の発明の詳細な説明には，サーバーコンピュータのハードウェア資源を利用して各記憶手段に記憶された情報を，どのような手順で読み出し，「計算手段」で，どのような演算処理を行うことにより，契約に基づく収支計算を行うことができ，「金融仲介循環機能を有する投資証券化事業の方法」を実現できるのか，その手順が一切記載されておらず，また，明細書の記載からみて，この点が当業者において自明な事項であるとも認められないから，本件の発明の詳細な説明の記載では，当業者が本件の各請求項に係る発明の実施をできる程度に明確かつ十分に記載したものとは認められない。
したがって，本件の発明の詳細な説明の記載は，当業者が本件の各請求項に係る発明の実施をできる程度に明確かつ十分に記載していないので，特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない。」（同７頁１０行～末行）
ウ　これに対して原告は，平成１６年６月４日，特許請求の範囲の減縮等を目的とする本件補正（甲２の４）をするとともに（本件補正後の請求項は，請求原因(2)ロのとおり），同日付け意見書（甲５）を提出した。上記意見書には，本件拒絶理由通知に対する意見として，下記のとおりの記載がある。記
「Ｄ　理由１について
(1)　審判長殿は，“本願発明は，サーバーコンピュータの構成を有し，ステップを含む方法発明であるから，その発明の実施にソフトウェアを必要とするところの，いわゆるソフトウェア関連発明である。そして，ソフトウェア関連発明が，「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるためには，ソフトウェアによる情報処理が，ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている必要がある。”との前提のもとに，本願発明は，特許法でいう「発明」ではなく，特許法第２９条第１項柱書に規定する要件を満たしていないので，特許を受けることができない，旨認定されています。
これに対し，今回の補正により，本願発明は，前記Ｃに示すとおり，ステップを含まない「コンピュータネットワークによる証券化システム」となっていますので，前記前提は成り立たず，この拒絶理由は解消しています。(2)　また，審判長殿は，“本願発明は，人が行う行為をステップとして含む方法であるので，”との前提で，本願発明は，「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではなく，特許法でいう「発明」ではなく，特許法第２９条第１項柱書に規定する要件を満たしていないので，特許を受けることができない，旨認定されています。
これに対し，今回の補正により，本願発明は，前記Ｃに示すとおり，ステップを含まない「コンピュータネットワークによる証券化システム」となっていますので，前記前提は成り立たず，拒絶理由は解消しています。(3)　なお，”人が行う行為をステップとして含む方法であるので，「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではなく“ということは，必ずしも言えません。通常の方法の発明は，特に限定がない限り，人が行う行為をステップとして含んでいます。
また，本願発明は，コンピュータおよびコンピュータネットワークは利用していますが，ビジネスモデルの発明であり，ソフトウェアによる情報処理の発明ではありません。コンピュータおよびコンピュータネットワークは本願発明を実現するための手段に過ぎません。
特許法第２条第１項の「発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」との定義は，大正１０年法の「工業的発明」についての判例などにもとづくものであり，製造業が主要な産業であった現行法（昭和３４年）の提案当時には，妥当なものであったと解されますが，非製造業が主要な産業となった現在では，妥当とはいい難いところがあります。特許法第１条に，特許法の目的が，「この法律は，発明の保護及び利用を図ることにより，発明を奨励し，もって産業の発達に寄与することを目的とする。」と謳われていますが，ここでいう「産業」は，当然非製造業も含むものと解され，とすれば，“非製造業，たとえば金融業の発明の保護及び利用を図ることにより，金融業の発明を奨励し，もって金融業の発達に寄与する”ことも特許法の目的といえます。したがって，特許法における発明の定義が，特許法の目的と矛盾しないように，本願発明のような金融業の発明についての，自然法則を利用した技術的思想であるか，否かの判断は，柔軟になされるべきであります。因みに，特許庁編，工業所有権法逐条解説には，法第２条の「発明」について，字句解釈の項に，「現行法においては，今後も学説判例にゆだねざるを得ない面も少なくないが，幾分でも法文上明瞭なものとして争いを少なくしようという趣旨から，このような定義を設けた。」とあるように，特許法第２条の発明の定義は，特許法の解釈上絶対のものではなく，立法の趣旨ないしは現状に合わせて解すべきものであります。
Ｅ　理由２について
理由２のＡにおいて，審判長殿は，計算手段において，各記憶手段（ハードウェア資源）に記憶されたデータが，ソフトウェアにしたがって，どのように利用され，どのような演算処理がなされて，「契約に基づく収支計算を行う」ものなのか，明確でないので，請求項１などの記載は，全体としてみて，明確でなく，特許を受けようとする発明が明確でない旨認定されています。これに対し，今回の補正により，本願発明は，前記Ｃに示すとおり，コンピュータネットワークによる証券化システムとなっており，“委託者と受託者を当事者として締結された複数の実施権許諾契約に基づくロイヤリティー収入を源泉とするロイヤリティー受益権と，複数の委託者に対する出資契約で取得する株式の将来利益を見込んだ株式受益権と，を併合した複合投資受益権”に裏付けられた証券の形成に係るシステムであることを明確にしています。よって，この拒絶理由は解消しています。


理由２のＢにおいて，審判長殿は，本件の発明の詳細な説明には，サーバーコンピュータのハードウェア資源を利用して各記憶手段に記憶された情報を，どのような手順で読み出し，「計算手段」で，どのような演算処理を行うことにより，契約に基づく収支計算を行うことができ，「金融仲介循環機能を有する投資証券化事業の方法」を実現できるのか，その手順が一切記載されていないから，本件の発明の詳細な説明の記載では，当業者が本件の各請求項に係る発明の実施をできる程度に明確かつ十分に記載したものとは認められない旨認定されています。これに対し，今回の補正により，本願発明は，前記Ｃに示すとおり，コンピュータネットワークによる証券化システムとなっております。すなわち，本願発明は，“委託者と受託者を当事者として締結された複数の実施権許諾契約に基づくロイヤリティー収入を源泉とするロイヤリティー受益権と，複数の委託者に対する出資契約で取得する株式の将来利益を見込んだ株式受益権と，を併合した複合投資受益権”に裏付けられた証券の形成に係るシステムであり，ソフトウェアによる情報処理の発明ではなく，「計算手段」による演算の仕方を要旨としていないので，この拒絶理由は解消しています。」（甲５の７頁１８行～８頁３８行）エ　一方，本件審決は，請求人である原告主張の理由１，２（前記ウ）について，下記のとおり判断した。
①「４－１　理由１（２９条柱書違反）について
請求人は，・・・当審が通知した拒絶の理由に対応して，請求項１に係る発明を，補正前の「金融仲介循環機能を有する投資証券化事業の方法」から「コンピュータネットワークによる証券化システム」に関する発明に補正したので，補正後の請求項１に係る発明が，特許法第２条第１項にいう「自然法則を利用した技術的思想」に該当するかどうか，を以下に検討する。まず，補正後の請求項１に係る発明を，便宜上分説すると，以下のようになる。
(ア)　特許権を信託し資金調達を行う複数の委託者のコンピュータと，特許権の信託を引き受ける受託者が管理するサーバーコンピュータと，前記受託者のサーバーコンピュータとネットワークを介して接続される，特定目的会社の管理するサーバーコンピュータとを備えたコンピュータネットワークによる証券化
システムであって，
(イ)　前記受託者が管理するサーバーコンピュータは，前記委託者のコンピュータにより前記ネットワーク上の申込情報フォームに入力された委託者の申込情報を格納する申込情報データベースと，前記申込情報に基づいて形成された，前記委託者と前記受託者を当事者として締結された複数の実施権許諾契約に基づくロイヤリティー収入を源泉とするロイヤリティー受益権と，前記複数の委託者に対する出資契約で取得する株式の将来利益を見込んだ株式受益権と，を併合した複合投資受益権のデータを格納する契約管理データベースと，を有し，(ウ)　前記契約管理データベースが前記特定目的会社の管理するサー
バーコンピュータから検索可能とされており，
(エ)　前記特定目的会社の管理するサーバーコンピュータは，前記複合投資受益権に裏付けられた証券の販売に係る情報を表示し，証券購入申込を受け付ける前記ネットワーク上の購入申込フォームに入力された申込情報を格納する証
券情報データベースを有し，
(オ)　前記複合投資受益権を前記特定目的会社に譲渡することで，受託者において再投資資金を調達し，これを新たに複数の委託者に再投資する出資金の再運用によって収益力を高めることを可能とするコンピュータネットワークによる証券化システム。
ところで，補正後の請求項１に係る発明は，補正前の「金融仲介循環機能を有する投資証券化事業の方法」という，「方法」の発明から，「コンピュータネットワークによる証券化システム」という「もの」の発明に，発明のカテゴリーを変更する形で補正がされている。しかし，当該補正後の請求項１に係る発明は，上記(ア)，(イ)，(エ)に記載されたコンピュータハードウェアと，上記(ウ)，(オ)に記載された機能とで表現されるものであるから，当該補正後の請求項１に係る発明は，発明のカテゴリーが変更されても，その発明の実施にソフトウエアを必要とするところの，いわゆるソフトウエア関連発明であるということができる。そして，こうしたソフトウエアを利用するソフトウエア関連発明が，「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるためには，発明はそもそもが一定の技術的課題の解決手段になっていなければならないことから，ハードウエア資源を利用したソフトウエアによる情報処理によって，技術的課題を解決できるような特有の構成が具体的に提示されている必要がある。
そこで，前記分説した補正後の請求項１に係る発明を検討すると，上記(ア)ないし(エ)として記載されていることは，要するに，ハードウエア資
源として，
（ａ）複数の「委託者のコンピュータ」と，
（ｂ）「受託者が管理するサーバーコンピュータ」と，（ｃ）前記受託者のサーバーコンピュータとネットワークを介して接続される「特定目的会社の管理するサーバーコンピュータ」とを備え，（ｄ）前記「受託者が管理するサーバーコンピュータ」は，「申込情報データベース」と「契約管理データベース」とを有し，（ｅ）前記「特定目的会社の管理するサーバーコンピュータ」は，
「証券情報データベース」を有し，
前記ハードウェアの機能として，
（ｆ）「申込情報データベース」のデータである委託者の申込情報が，前記委託者のコンピュータにより前記ネットワーク上の申込情報フォームに入
力されたものであり，
（ｇ）「特定目的会社の管理するサーバーコンピュータ」が「受託者が管理するサーバーコンピュータ」の「契約管理データベース」を検索可能であり，「前記複合投資受益権に裏付けられた証券の販売に係る情報を表示する」機能
を有する，
というものである。
〈中　　　略〉


ところで，ネットワークで接続されたサーバーコンピュータと複数のユーザ端末コンピュータとを備え，それぞれのサーバーコンピュータがデータベースを有するとともに，それぞれのサーバーコンピュータもしくはユーザ端末コンピュータの間で，データの入力や検索，表示が可能な構成の「ネットワークによる業務システム」自体は，本願出願時点では既に普及して慣用技術であり，前記（ａ）ないし（ｇ）の構成は，こうした慣用技術の域を出ないものである。してみれば，補正後の請求項１に係る発明の「コンピュータネットワークによる証券化システム」において，技術的課題を解決できるような特有の構成をもたらすのは，上記(ア)ないし(エ)を前提とした上記(オ)ということになる。そこで，上記(オ)を検討すると，(オ)の「複合投資受益権を前記特定目的会社に譲渡することで，受託者において再投資資金を調達し，これを新たに複数の委託者に再投資する出資金の再運用によって収益力を高めることを可能とする」という記載は，上記(ア)ないし(エ)を受けて，「コンピュータネットワークによる証券化システム」の全体的な機能を特定するものであり，かつ，「・・を可能とする」という表現からして，「コンピュータネットワークによる証券化システム」の直接的な技術的課題を「複合投資受益権を前記特定目的会社に譲渡することで，受託者において再投資資金を調達し，これを新たに複数の委託者に再投資する出資金の再運用によって収益力を高めること」と規定し，この技術的課題を達成することができるようにした，とするものである。
しかしながら，上記(ア)ないし(エ)のハードウエア及びその機能の範囲では，ハードウエアに格納される情報やハードウエア資源を利用したソフトウエアによる情報処理が，複合投資受益権の特定目的会社への譲渡，受託者における再投資資金の調達，出資金の再運用という事柄とは全く関連がないことから，上記(オ)の「複合投資受益権を前記特定目的会社に譲渡することで，受託者において再投資資金を調達し，これを新たに複数の委託者に再投資する出資金の再運用によって収益力を高めること」を可能にする特有の構成が具体的に記載されているとは到底いえないことは，明らかである。
即ち，補正後の請求項１に係る発明は，形式的には，「コンピュータネットワークによる証券化システム」のハードウエア資源および当該ハードウェアの機能を記載した体裁をとっているものの，ハードウエア資源を利用したソフトウエアによる情報処理によって，技術的課題を解決できるような特有の構成が具体的に記載されておらず，一定の技術的課題の解決手段になっていないので，これを「自然法則を利用した技術的思想の創作」と認めることはできない。」（審決の８頁１６行～１１頁１８行）
②「　なお，請求人は意見書において，『今回の補正により，本願発明は，前記Ｃに示すとおり，ステップを含まない「コンピュータネットワークによる証券化システム」となっていますので，前記前提は成り立たず，この拒絶理由は解消しています。』と主張する。また，請求人は，『本願発明は，コンピュータおよびコンピュータネットワークは利用していますが，ビジネスモデルの発明であり，ソフトウェアによる情報処理の発明ではありません。コンピュータおよびコンピュータネットワークは本願発明を実現するための手段に過ぎません。』とも主張する。
確かに，補正後の請求項１に係る発明は，補正前の「方法」の発明から，ステップを含まない「コンピュータネットワークによる証券化システム」という「もの」の発明に，発明のカテゴリーを変更する形で補正がされているが，補正後の請求項１に係る発明は，ハードウエア及びその機能で表現される「システム」であるから，ソフトウエアの利用なくしては成り立たない発明であり，ソフトウエアを利用する発明であることには変わりがない。また，補正後の請求項１の記載からすると，ソフトウエアを利用する発明であることを否定して「ビジネスモデル」の発明だとする根拠は見当たらないが，仮に，請求人がいうように，コンピュータおよびコンピュータネットワークが単なる手段に過ぎないとするならば，補正後の請求項１に係る発明においては技術的な意味が全く見出せないということになり，特許法第２条第１項にいう「自然法則を利用した技術的思想」に該当しないことは明らかである。したがって，請求人の主張は採用することができない。以上のとおり，補正後の請求項１に係る発明は，特許法第２条第１項にいう「自然法則を利用した技術的思想」に該当しないから，特許法第２９条第１項柱書にいう「発明」には該当せず，同項柱書の規定により特許を受けることができない。」（同１１頁１９行～１２頁６行）
③「４－２－１　特許法第３６条第６項第２号違反について前項４－１で述べたように，補正後の請求項１に係る発明は，補正前の「金融仲介循環機能を有する投資証券化事業の方法」という，「方法」の発明から，「コンピュータネットワークによる証券化システム」という「もの」の発明に，発明のカテゴリーを変更する形で補正がされている。
〈中　　　略〉
補正後の請求項１に係る発明を分説すると，前項４－１の(ア)ないし(オ)のようになり，前項４－１の（ａ）ないし（ｅ）のハードウエア及び（ｆ），（ｇ）の機能を有することは理解することができる。そして，前項４－１で検討したように，前記（ａ）ないし（ｇ）の構成は，慣用技術の域を出ないものであるから，補正後の請求項１に係る発明の「コンピュータネットワークによる証券化システム」において，技術的課題を解決する特有の構成をもたらすのは，上記(ア)ないし(エ)を前提とした上記(オ)であり，この(オ)が，補正後の請求項１に係る発明が昀も重要な技術的意味をもつことになる。


そこで，上記(オ)を検討すると，(オ)の「複合投資受益権を前記特定目的会社に譲渡することで，受託者において再投資資金を調達し，これを新たに複数の委託者に再投資する出資金の再運用によって収益力を高めることを可能とする」という記載は，上記(ア)ないし(エ)を受けて，「コンピュータネットワークによる証券化システム」の全体的な機能を特定するものである。しかしながら，上記(イ)の「申込情報データベース」と「契約管理データベース」に格納されているのは，それぞれ委託者の申込情報と複合投資受益権のデータであり，上記(エ)の「証券情報データベース」に格納されているのは，証券購入申込情報のデータであるので，上記(ア)ないし(エ)のハードウエア及びその機能の範囲では，ハードウエアに格納される情報やハードウエア資源を利用したソフトウエアによる情報処理が，複合投資受益権の特定目的会社への譲渡，受託者における再投資資金の調達，出資金の再運用という事柄とは全く関連がないことから，ハードウエア資源に記憶されたデータがどのように利用され，どのような情報処理がなされて，「複合投資受益権を前記特定目的会社に譲渡することで，受託者において再投資資金を調達し，これを新たに複数の委託者に再投資する出資金の再運用によって収益力を高めることを可能とする」ものなのか，全く不明である。前述したように，上記(オ)が，補正後の請求項１に係る発明が昀も重要な技術的な意味を持つと考えられることから，この(オ)の記載が不明であるということは，請求項１の記載が，全体としてみて明確でないと判断せざるを得ない。」
（同１２頁１６行～１３頁１８行）
④「　なお，請求人は，『今回の補正により，本願発明は，（中略）コンピュータネットワークによる証券化システムとなっており，“（中略）ロイヤリティー受益権と，（中略）株式受益権と，を併合した複合投資受益権”に裏付けられた証券の形成に係るシステムであることを明確にしています。よって，この拒絶理由は解消しています。』と主張する。
確かに，補正後の請求項１に係る発明は，補正前の「方法」の発明から，「コンピュータネットワークによる証券化システム」という「もの」の発明に，発明のカテゴリーを変更する形で補正がされている。しかしながら，補正後の請求項１の上記(オ)は，補正前の請求項１（「第２　当審が通知した拒絶の理由」の項での拒絶の理由引用箇所に掲載）の分説記号(ク)）の「計算手段において」に続く分説記号(コ)の２つのステップの内容を，機能的に記載したものであるが，「計算手段において」という文言を省略したために当該機能を実現する主体がなくなり，既に検討したとおり，一層不明の度合いが増した結果になっている。また，補正後の請求項１には，“複合投資受益権”のデータを格納することと，“複合投資受益権”に裏付けられた証券の販売に係る情報を表示することは記載がされているものの，「“複合投資受益権”に裏付けられた証券の形成」についての記載は一切されていない。このため，今回の補正により，“複合投資受益権”に裏付けられた証券の形成に係るシステムであることを明確にしたから，拒絶理由は解消した，とする請求人の主張は根拠がなく，これを採用することはできない。したがって，補正後の請求項１の記載は，依然として特許を受けようとする発明が明確でなく，特許法第３６条第６項第２号の規定に適合しない。」（同１３頁１９行～１４頁３行）
⑤「４－２－２　特許法第３６条第４項違反について
本件明細書の発明の詳細な説明に，補正後の請求項１に係る発明が容易に実施できる程度に記載がされているかどうか，について検討する。本件明細書の発明の詳細な説明には，補正後の請求項１に係る発明のハードウエア及びその機能に関連して，【００４８】ないし【００６０】の【発明の実施の形態】の箇所において，以下の１）ないし８）の記載がある。」（同１４頁７行～１２行）
「　以上の１）ないし８）によれば，前項４－１の(ア)ないし(エ)のハードウエア資源及びその機能，ハードウエア（データベース）に蓄積されるデータについて，それぞれ一応の説明がなされている。ところが，前項４－１の(オ)に関しては，
「（受託者兼受益者の一人である投資事業会社は，）複数の受託財産を管理し，（中略）複数の複合投資受益権（ロイヤリティ見込額及び株式売却見込額の合計未換金利益）をプールし，金融機関や証券会社ほか金融機関に一括譲渡することができる。」（前記４）【００５１】）というルールの説明と，「投資事業会社から前記複合投資受益権を一括譲受する金融機関のサーバーコンピュータ３０は，証券購入申込情報を記録する証券情報データベース３１（中略）を有する。（中略）金融機関の管理するサーバーコンピュータ３０の閲覧端末に接続されたホームページに，複合投資受益権をベースに企画・開発された投資受益証券の販売に係る金融商品の説明を含む販売情報と，（略）証券購入申込フォームが設定されている。これらの情報は証券情報データベース３１に記録することで，インターネット等の通信手段を介して証券購入の申込をできるようにしてある。」（前記５）【００５６】）という説明と，があるだけで，サーバーコンピュータのハードウエア（データベース）に記憶された情報をどのように読み出し，ハードウエア資源を利用してどのような情報処理を行うことにより，当該(オ)の「前記複合投資受益権を前記特定目的会社に譲渡することで，受託者において再投資資金を調達し，これを新たに複数の委託者に再投資する出資金の再運用によって収益力を高めることを可能とする」ことができ，「コンピュータネットワークによる証券化システム」を実現できるのか，という点については，一切記載がなく不明である。また，明細書の記載からみて，当該(オ)の点をシステム的に実現することが当業者において自明な事項であるとも認められないので，当業者といえども，本件の発明の詳細な説明の記載の範囲からは，当該(オ)の点を実現することは，到底容易とはいえない。そして，前記(ア)ないし(エ)は，前項４－１で検討したとおり，慣用技術の域を出ないものであるから，前記(ア)ないし(エ)を受けた当該(オ)は，本件の請求項１に係る発明の「コンピュータネットワークによる証券化システム」において昀も重要な位置づけにあるべきところ，この(オ)が容易に実現できなければ，本件の請求項１に係る発明全体として，容易に実施できるとはいえないことは，明らかである。」（同１７頁１０行～１８頁６行）


⑥「　なお，請求人は，『今回の補正により，本願発明は，（中略）コンピュータネットワークによる証券化システムとなっております。すなわち，本願発明は，“委託者と受託者を当事者として締結された複数の実施権許諾契約に基づくロイヤリティー収入を源泉とするロイヤリティー受益権と，複数の委託者に対する出資契約で取得する株式の将来利益を見込んだ株式受益権と，を併合した複合投資受益権”に裏付けられた証券の形成に係るシステムであり，ソフトウェアによる情報処理の発明ではなく，「計算手段」による演算の仕方を要旨としていないので，この拒絶理由は解消しています。』と主張する。
ここで，請求人は，本願発明は「コンピュータネットワークによる証券化システム」である，と主張しながら，「複合投資受益権に裏付けられた証券の形成に係るシステムであり，ソフトウェアによる情報処理の発明ではない」とも主張するので，意図が不明瞭なところがあるが，本願発明がいずれであるとしても，本件の発明の詳細な説明が，当業者が本件の請求項１に係る発明の実施をできる程度に明確かつ十分に記載していないことは，先に検討したとおり否定しがたいところであり，請求人の主張を採用することはできない。したがって，本件の発明の詳細な説明の記載は，当業者が本件の請求項１に係る発明の実施をできる程度に明確かつ十分に記載していないので，特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていない。」（同１８頁７行～２６行）
(2)　原告の主張に対する判断
原告は，特許法１５９条２項において準用する同法５０条により，拒絶査定不服審判において新たな拒絶理由で出願を拒絶するときは，事前にその拒絶理由を特許出願人に通知する必要があるところ，本件審決は，請求項１に係る発明（本件補正後の発明）に関し，平成１６年３月２６日付け拒絶理由通知（本件拒絶理由通知）と異なる拒絶理由に基づいて本願を拒絶すべきものとしたにもかかわらず，本件審判手続においては，原告に対し，何らの通知もなされておらず，重大な手続違反がある旨主張する。
しかしながら，以下のとおり，原告の上記主張は理由がない。ア　原告は，本件拒絶理由通知と審決とでは，請求項１に係る発明が特許法２９条１項柱書の「発明」に該当しないと判断するに際し，請求項１に係る発明がソフトウェア関連発明と認定する際の論理が，本件拒絶理由通知では「サーバーコンピュータの構成を有し，上記(イ)以下のステップを含む方法発明であるから」であるのに対し，審決では「発明の実施にソフトウェアを必要とするところの，いわゆるソフトウェア関連発明である」であって全然異なり，また，ソフトウェア関連発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるための要件について，本件拒絶理由通知では「ソフトウェアによる情報処理が，ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている必要」であるのに対し，審決では「発明はそもそもが一定の技術的課題の解決手段になっていなければならない」というもので，全然異なっている旨主張する。
しかしながら，前記(1)アないしウの認定事実によれば，補正前の請求項１に係る発明は，「金融仲介循環機能を有する投資証券化事業の方法」という「方法」の発明であったのが，本件補正により，補正後の請求項１の発明が「コンピュータネットワークによる証券化システム」という「もの」の発明に変更されたのであるから，これに伴って本件拒絶理由通知における拒絶理由と審決の拒絶理由とで，ソフトウェア関連発明に該当するとの説明の仕方に差異が生ずるのは当然のことであり，原告の主張する差異の内容に照らしても，改めて拒絶理由通知をしなければ，原告に対する不意打ちになるとまで認めることはできない（なお，昀高裁平成１４年９月１７日第三小法廷判決・判例時報１８０１号１０８頁は，審判において特許法１５３条２項所定の手続を欠くという瑕疵がある場合であっても，当事者の申し立てない理由について審理することが当事者にとって不意打ちにならないと認められる事情のあるときは，上記瑕疵は審決を取り消すべき違法には当たらないと解するのが相当である，と判示している。）。
また，本件拒絶理由通知には，「ソフトウェア関連発明が，「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるためには，ソフトウェアによる情報処理が，ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている必要がある。」との記載があること（前記(1)イの下記［理由１］），審決には，「ソフトウエア関連発明が，「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるためには，発明はそもそもが一定の技術的課題の解決手段になっていなければならないことから，ハードウエア資源を利用したソフトウエアによる情報処理によって，技術的課題を解決できるような特有の構成が具体的に提示されている必要がある。」との記載があること（前記(1)エの下記①）に照らせば，本件拒絶理由通知及び審決のいずれにおいても，ソフトウェア関連発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるというためには，ソフトウェアによる情報処理が，ハードウェア資源を用いて具体的に実現されているものであることを要件とする点では同旨であることが認められる。したがって，原告の上記主張は採用することができない。イ　原告は，本件拒絶理由通知には，旧補正に係る請求項１の発明が特許法３６条６項２号の要件を満たしていないとの拒絶理由に関し，「計算手段の具体的な処理が明確でない・・・請求項１の記載は，全体としてみて，明確でない。」と記載されているのに対し，審決では，本件補正後の請求項１に関し，「(オ)の記載が不明であるということは，請求項１の記載が，全体としてみて明確でないと判断せざるを得ない。」と判断し，本件拒絶理由通知と審決とでは，請求項１の記載不備の理由が全然異なっている旨主張する。


しかしながら，①本件拒絶理由通知には，「上記(ク)の「前記計算手段１７において，前記契約に基づく収支計算を行う」という記載だけでは，発明を特定するための事項である「計算手段」を，該計算手段が達成すべき結果として記載しており，該計算手段の具体的な処理が明確でない，すなわち該計算手段において，各記憶手段（ハードウェア資源）に記憶されたデータが，ソフトウェアにしたがって，どのように利用され，どのような演算処理がなされて，「契約に基づく収支計算を行う」ものなのか，明確でないので，請求項１の記載は，全体としてみて，明確でない。」との記載があること（前記(1)イの下記［理由２］の「Ａ．」），②本件審決には，「上記(ア)ないし(エ)のハードウエア及びその機能の範囲では，ハードウエアに格納される情報やハードウエア資源を利用したソフトウエアによる情報処理が，複合投資受益権の特定目的会社への譲渡，受託者における再投資資金の調達，出資金の再運用という事柄とは全く関連がないことから，ハードウエア資源に記憶されたデータがどのように利用され，どのような情報処理がなされて，「複合投資受益権を前記特定目的会社に譲渡することで，受託者において再投資資金を調達し，これを新たに複数の委託者に再投資する出資金の再運用によって収益力を高めることを可能とする」ものなのか，全く不明である。前述したように，上記(オ)が，補正後の請求項１に係る発明が昀も重要な技術的な意味を持つと考えられることから，この(オ)の記載が不明であるということは，請求項１の記載が，全体としてみて明確でないと判断せざるを得ない。」との記載があること（前記(1)エの下記③）に照らせば，審決においては計算手段のような具体的な手段は明記されていないものの，本件拒絶理由通知及び審決のいずれにおいても，ハードウェア資源に記憶されたデータがどのように利用され，どのような情報処理がなされているのか，全く不明であることを理由に，請求項１に係る発明が明確ではないと判断している点では同旨であると認められるから，原告の上記主張は採用することができない。
ウ　原告は，請求項１に係る発明が特許法３６条４項１号の要件を満たしていないとの拒絶理由に関し，本件拒絶理由通知における「一切記載されておらず」という対象と審決における「一切記載がなく」という対象とが異なり，本件拒絶理由通知と審決とでは，発明の詳細な説明の記載不備についての理由が全然異なっている旨主張する。
しかしながら，①本件拒絶理由通知には，「請求項１に係る構成要件を分説すると次のとおりである。・・・・「(シ)　前記投資家の資金運用ニーズと，委託者の資金需要ニーズと，委託者に資金を供給する受託者と，資金を循環させる上記金融機関と，からなる資金及び資産流動化による間接投資を特徴とする金融仲介循環機能を有する投資証券化事業の方法。」」との記載があること（前記(1)イの下記［理由１］），②本件拒絶理由通知には，「本件の発明の詳細な説明には，サーバーコンピュータのハードウェア資源を利用して各記憶手段に記憶された情報を，どのような手順で読み出し，「計算手段」で，どのような演算処理を行うことにより，契約に基づく収支計算を行うことができ，「金融仲介循環機能を有する投資証券化事業の方法」を実現できるのか，その手順が一切記載されておらず，また，明細書の記載からみて，この点が当業者において自明な事項であるとも認められないから，本件の発明の詳細な説明の記載では，当業者が本件の各請求項に係る発明の実施をできる程度に明確かつ十分に記載したものとは認められない。」との記載があること（前記(1)イの下記［理由２］の「Ｂ．」），③本件審決には，「サーバーコンピュータのハードウェア（データベース）に記憶された情報をどのように読み出し，ハードウェア資源を利用してどのような情報処理を行うことにより，当該(オ)の「前記複合投資受益権を前記特定目的会社に譲渡することで，受託者において再投資資金を調達し，これを新たに複数の委託者に再投資する出資金の再運用によって収益力を高めることを可能とする」ことができ，「コンピュータネットワークによる証券化システム」を実現できるのかという点については，一切記載がなく不明である。また，明細書の記載からみて，当該(オ)の点をシステム的に実現することが当業者において自明な事項であるとも認められないので，当業者といえども，本件の発明の詳細な説明の記載の範囲からは，当該(オ)の点を実現することは，到底容易とはいえない。」との記載があること（前記(1)エの下記⑤）に照らせば，本件拒絶理由通知において一切記載されていないとする「金融仲介循環機能を有する投資証券化事業の方法」の実現のための手順と，審決において一切記載がなく不明である「当該(オ)の「前記複合投資受益権を前記特定目的会社に譲渡することで，受託者において再投資資金を調達し，これを新たに複数の委託者に再投資する出資金の再運用によって収益力を高めることを可能」とする「コンピュータネットワークによる証券化システム」を実現することとは同旨であると認められるから，原告の上記主張は採用することができない。
(3)　以上のとおり，本件審判手続には原告主張の手続違背は認められないから，原告主張の取消事由１は理由がない。