１　争点１（被告第１物件の構成要件充足性）について被告第１物件が本件考案の構成要件Ａ及びＤを充足することは当事者間に争いがない。そこで，構成要件Ｂ，Ｃのそれぞれを充足するか否かについて，検討する。
(1)構成要件Ｂについて
被告は，構成要件Ｂの「防護本体の前面板に防護シートの出入口を設けた」という構成は，防護本体の前面板にのみ防護シートの出入口を設けたものを意味するところ，被告第１物件は防護本体の前面板から底面にかけてシートの出入口を有している（シート出入口が開口部底面端部にある）から，これを充足しない旨主張する。
しかし，本件明細書には防護本体の前面板以外の場所に防護シートの出入口を設けたものを排除する趣旨の記載はなく，「配電盤の前面より突出しないで設置でき，美観的に優れた配電盤防護装置を提供する」（本件明細書の段落【０００６】）という本件考案の課題との関係で，防護シートの出入口の場所を被告主張のように限定して解釈する理由を見いだすことができない。したがって，上記の構成については「少なくとも前面板に防護シートの出入口がある」という趣旨に解するのが相当である。
そうすると，当事者間に争いのない別紙物件目録１によれば，被告第１物件では，防護本体の前面板２ａの下端部から底面２ａ’の前端部にかけて防護シートの出入口が設けられているのであるから，少なくとも前面板に防護シートの出入口を備えるものであって，構成要件Ｂを充足するものというべきである。
(2)構成要件Ｃについて
被告は，構成要件Ｃの「外側より内側に向けて上方に傾斜したシート案内部を有する」という構成について，被告第１物件の底板側出入口にある外側から内側に向けて上方に傾斜した部分は，被告第１物件の前面を配電盤と合わせて設置した場合，シートと接触することがなく案内部として機能していないから，これを充足しない旨主張する。
本件考案は，防護本体の前面板とそれが固定される配電盤の前面部分が面一になるように設置しても，防護シートを出し入れできることを目的とするものである（本件明細書の「考案が解決しようとする課題」欄（段落【０００６】を参照）から，配電盤防護装置の防護本体の前面と配電盤の前面を面一に設置することを前提にしている。そこで，この前提に基づき，防護本体を設置した場合を考えると，当事者間に争いのない別紙物件目録１の図面（特に図２）及び弁論の全趣旨によれば，防護シート４が出入りする際に，上記傾斜部２Ｃには防護シート４は全く接触しないか，仮に接触するとしてもごくわずかの部分が接触するにとどまるものと認められる。そうすると，被告第１物件における上記傾斜部には防護シートがほとんどといってよいほど接触しないのであるから，該傾斜部は防護シートの案内部としての機能を有しないと認めるのが相当である。
したがって，被告第１物件は，構成要件Ｃの「外側より内側に向けて上方に傾斜したシート案内部を有する」という構成を充足しない。
(3)まとめ
以上によれば，被告第１物件は，構成要件Ａ及びＢからなる本件考案１と構成要件Ａ，Ｂ及びＤからなる本件考案３の技術的範囲に属するが，構成要件Ａ及びＣからなる本件考案２の技術的範囲には属しない。
２　争点２（被告第２物件の構成要件充足性）について当事者間に争いのない別紙物件目録１及び同２によれば，被告第２物件は被告第１物件と防護本体２の構成を同じくすることが認められる。したがって，防護本体及びこれに収納される防護シートの構成に関する本件考案の構成要件Ａ，Ｂ，Ｃ及びＤの充足性については，被告第１物件と被告第２物件とで異なるところはない。すなわち，上記１で認定判断したのと同様に，被告第２物件は，本件考案１及び本件考案３の技術的範囲に属するが，本件考案２の技術的範囲に属しない。
次に，被告第２物件が構成要件Ａ，Ｂ，Ｅ及びＦからなる本件考案４の技術的範囲に属するか否かを検討するに，被告第２物件が構成要件Ａを充足することは当事者間に争いがなく，構成要件Ｂを充足することは前記１(1)で認定したのと同様である。
そこで，以下では被告第２物件が構成要件Ｅ，Ｆのそれぞれを充足するか否かについて，検討する。
(1)構成要件Ｅについて
被告は，構成要件Ｅにいう「取付け板」は，防護本体ないし底板とは別体であり，底板の後方端部に固定し，一体化した構成を指すと解すべきところ，被告第２物件の取付けのための機構（原告主張の「取付け板２１」）は裏蓋１０の一部であって「取付け板」とはいえず，また「底板の後方端部」に設けられていないから，この要件を充足しない旨主張する。
しかし，本件明細書には構成要件Ｅにいう「取付け板」が防護本体と別体であることを示唆する記載はなく，「配電盤の前面より突出しないで設置でき，美感的に優れた配電盤防護装置を提供する」という本件考案の課題に照らし，「取付け板」が防護本体と別体である必要もないと考えられる。そして，当事者間に争いのない別紙物件目録２（特に図１）及び弁論の全趣旨によれば，被告第２物件の取付け部分２１は，裏蓋と一体となっているとしても「底板の後方端部」に設けられており，しかも，この取付け部分は構成要件Ｅにいう「取付け板」と同じ機能を果たしているものと認められる。
したがって，被告の上記主張は理由がなく，被告第２物件は構成要件Ｅを充足するというべきである。
(2)構成要件Ｆについて
被告は，単体の配電防護装置を製造販売しているところ，被告が販売する段階では当該配電盤防護装置は銘称盤に固定されていない旨主張する。しかし，証拠（甲２）及び弁論の全趣旨によれば，被告第２物件の配電盤防護装置は配電盤の上端に固定された銘称盤にボルトで締め付け固定する構造のものであり，実際に設置される際には，上記の方法で固定されることが明らかである。したがって，被告第２物件は「取付け板のねじ部にボルトを螺合させて締め付け，配電盤防護装置を銘称盤に固定することを特徴とする」という構成要件Ｆを充足する。
(3)まとめ
以上によれば，被告第２物件は，本件考案４の技術的範囲に属する。前記のとおり，被告第２物件は，本件考案１及び３の技術的範囲にも属するから，結局，被告第２物件は，本件考案１，３及び４の技術的範囲に属することになる。３　争点３（実用新案登録の明らかな無効理由）について
(1)認定した事実


被告は，本件考案１及び本件考案３に係る実用新案登録の明らかな無効理由として，本件実用新案登録出願前に日本トースイ外の製造業者が本件考案の実施品を製造して日立製作所に販売し，日立製作所はこれを配電盤に取り付けた上で東京電力に販売し，東京電力はこれを関東地区所在の複数の変電所に設置した旨，上記配電盤防護装置又は配電盤の納入に際していずれの当事者にも秘密保持義務は課されていなかった旨を主張する。
そこで，被告主張の公然実施の事実が認められるかについて検討するに，証拠（乙７，８，１２，１３，１４の1～3，１５，１６の1～4，１７の1～3，１８の1～3，２３の1～7，２５，２６，２９，証人Ａ）によれば，次の事実が認められる。
ア　根ヶ布変電所に納入された配電盤防護装置について(ア)　日立製作所は，平成８年１月ころ東京電力から根ヶ布変電所向けの配電盤の注文を受けた。日立製作所はこの注文に係る配電盤の設計・製作を系列会社の日立エレクトリックに依頼することにし，日立エレクトリックは，これを受けて，平成８年１月３１日「ＮＴ－ＩＳ－３５Ｓ」という型式の配電盤防護装置を日本トースイに発注した。日本トースイはこの装置を同年２月中旬から同月下旬にかけて日立エレクトリックに納品し，同社はこれを日立製作所に納品した。日立製作所は，これを作番Ｚ３３１９０２の配電盤と組み合わせて「６６ｋＶ奥多摩線距離保護継電装置」とし，東京電力に販売することにしたが，納品に当たっては配電盤本体と付属品である解体部品を別に梱包した上で，同年３月東京電力の根ヶ布変電所に納入した。東京電力では，契約している別の業者に依頼して上記配電盤等を組み立て，設置させた。
(イ)　一般に日本トースイ製の「ＮＴ－ＩＳ－３５Ｓ」という型式の配電盤防護装置には，既設の配電盤に現地で簡単に挟み込んで，ビニールシートの巻取り部分とシートを付けるタイプ（Ⅰ型）と配電盤と組み合わせて使用しているＮＰボードの中に巻取り部分とビニールシートを収納するタイプ（Ⅱ型）があるところ，日立製作所が東京電力に納入した「ＮＴ－ＩＳ－３５Ｓ」の配電盤防護装置はこのうちのⅡ型である（以下「ＮＴ式盤隔離シートⅡ型」と略称する。）。そして，上記配電盤防護装置の具体的な構成は別紙参考図（乙１２添付の図面）のとおりであって，①ねじりコイルバネの弾発力を利用して配電盤を隔離するためのシートを巻き取る巻取り機構を銘称盤内に収納した配電盤防護シートであり，②上記の配電盤隔離シートは，配電盤の上端に固定可能であり，③銘称盤の前面板に隔離シートの出入口が設けられている，というものであった。(ウ)　前記配電盤防護装置を取り付けた配電盤は現在も根ヶ布変電所において使用されているが，設置後の平成９年５月８日ころ配電盤防護装置の脇に「Ｒ－ＢＯＸ」が追加された点，日時は不明であるが隔離シートの下端部に固定されたボトムバーの裏面に磁石が取り付けられた点を除き，設計の変更等はみられない。イ　その他の変電所に納入されたＮＴ式盤隔離シートⅡ型について(ア)　日立製作所は，前記アと同様の方法で平成７年８月１８日ころ日本トースイ製のＮＴ式盤隔離シートⅡ型を６台購入し，これを作番Ｚ３３１６６７の配電盤と組み合わせて「６６ｋＶ選択保護継電装置」として，同年１１月東京電力の西厚木変電所に納入した。
(イ)　日立製作所は，同様に平成７年８月２１日ころ日本トースイ製のＮＴ式盤隔離シートⅡ型を２台購入し，これを作番Ｚ３３１６６８の配電盤と組み合わせて同年１１月ころ西厚木変電所に納入した。
(ウ)　日立製作所は，同様に平成８年１月３０日ころ日本トースイ製のＮＴ式盤隔離シートⅡ型を２台購入し，これを作番Ｚ３３１９０１の配電盤と組み合わせて「６６ｋＶ八王子線１．２番距離保護継電装置」として，同年３月ころ南多摩変電所に納入した。
ウ　加辺電機の製造に係る配電盤防護装置について
(ア)　日立エレクトリックは，平成９年２月１９日ころ加辺電機製の配電盤防護装置（部品名「ＮＰＢＤ　ＫＭ３－３５０Ｌ」。以下「制御盤防護シートＫＭ３型」という。）１００台を関西電力南大浜変電所用として代理店の戸部電機株式会社を経由して購入した。しかし，この装置は巻取りに不具合があったことから，同変電所には納入されなかった。
(イ)　制御盤防護シートＫＭ３型の配電盤防護装置の具体的な構成は，①コイルスプリングの弾発力を利用して配電盤を隔離するためのシートを巻き取る巻取り機構を銘称盤内に収納した配電盤防護シートであり，②配電盤の上端に固定可能であり，③銘称盤の前面板（下部端側）に隔離シートの出入口が設けられており，④シート出入口には内側から外側に向けて上方に傾斜したシート案内部を有し，⑤隔離シートの下端部に固定されたボトムバーの裏面には，磁石が取り付けられている，というものであった。
エ　秘密保持に関する合意の不存在
日本トースイ製のＮＴ式盤隔離シートⅡ型，加辺電機製の制御盤防護シートＫＭ３型いずれの装置の納入，設置等に際しても，契約当事者間で秘密保持に関する合意は締結されていなかった。
(2)事実認定の補足説明
原告は，本件全証拠によっても被告主張の公然実施の事実を認めることはできないと主張する。しかし，以下のとおり，証人Ａの証言及び前掲各書証の記載は十分信用できるというべきである。
ア　証人Ａの証言について
証人Ａは，日立製作所の系列会社である日立エレクトリックの従業員であって平成３年２月から同１０年３月まで設計審査業務を担当していた者である（証人Ａの証言により認められる。）。他方，被告は日立製作所を含む日立グループの１つの取引先にすぎず，日立グループからの出資も役員の派遣もない（甲１７，弁論の全趣旨により認められる。）。したがって，日立グループからすれば，被告は数ある注文先企業の一つにすぎず，その代わりとなる企業は多数存在するから，被告の利益のために日立グループが特に便宜を図る必要性を認めることはできない。


上記のような事情に照らせば，日立エレクトリックないし証人Ａが偽証罪等の危険を冒してまでも被告に有利なように文書をねつ造したり，虚偽の証言をすることは考えにくい。しかも同証人の証言の内容をみると，配電盤防護装置のシート下部にマグネットが付いていなかったことを述べるなど被告に不利な内容の証言もしており，決して被告に有利な内容ばかりを供述しているわけではなく，また，証言の内容自体に矛盾がなく他の書証の記載とも整合していることからすれば，同証人の証言は信用できるというべきである。
イ　正面図（組立図）について
原告は，日立製作所作成の図面（正面図（組立図）乙２９添付７枚目）は，平成９年３月４日に加筆修正されており，同８年３月に納入された時点での図面でないことは明らかであるから，東京電力に納入された時点の図面は存しないというべきであると主張する。
しかし，東京電力の取扱いとして完成図は１枚しか存在せず，配電盤の納入時にその原本の写しを納めることとされており，納入後に変更が生じた場合には，日立製作所が保管している該原本に変更を加え，変更内容を来歴表に記載して，再度変更部分を記載した後の図面の原本の写しを東京電力に納めることとされている（証人Ａの証言により認められる。）。そして，同図面の来歴表には平成９年３月４日付けで配電盤防護装置の脇に「Ｒ－ＢＯＸ」が追加された点を除き変更のあったことをうかがわせる記載は存在しない（乙２９により認められる。）。さらに，原告は上記図面に東京電力の受領印が押捺されていないことを指摘するが，この図面は日立製作所が配電盤を納入した際に東京電力に納めた完成図であって，東京電力の承認を必要としない書類であるから（甲１９，乙２９により認められる。），承認印が押捺されていないのはむしろ当然である。以上によれば，平成８年３月に根ヶ布変電所に納入された配電盤には，別紙参考図の形状の日本トースイ製のＮＴ式盤隔離シートⅡ型の配電盤防護装置が取り付けられ，東京電力もその旨の確認をしたことは優に認定できるというべきである。
ウ　Ⅱ型を示唆する記載のないことについて
原告は，日立エレクトリックの日本トースイに対する発注書に当たる普通仕様書（乙１４の3）において，「ＮＴ－ＩＳ－３５Ｓ」とのみ記載し，Ⅰ型かⅡ型の区別を記載しなかった点は指示ミスというのであるから，この文書をもって東京電力に納入する製品の構成が具体的に明らかになったとは到底いえないと主張する。
しかし，配電盤の製造業者である日立エレクトリックでは，そもそも銘称盤内に巻取り機構を取り付けるⅡ型の製品しか購入しないのであるから，「ＮＴ－ＩＳ」とのみ記載すれば，あえて「Ⅱ型」と記載しなくても，同社内ではＮＴ式盤隔離シートのうちのⅡ型を指すことは明らかである（証人Ａの証言により認められる。）。また，日本トースイが日立製作所ないし日立エレクトリック及びその他の配電盤製造業者に納入した配電盤防護装置はいずれもⅡ型のものであるから（乙８により認められる。），日本トースイとしては配電盤製造業者である日立製作所ないし日立エレクトリックによる注文に「Ⅱ型」と明示されていなくても従前の経緯に照らしてⅡ型の注文を受けたと認識していたものと認められる。
(3)本件考案１について
前記(1)のア(イ)で認定した事実によれば，日本トースイ製のＮＴ式盤隔離シートⅡ型の構成は，①ねじりコイルバネの弾発力を利用して配電盤を隔離するためのシートを巻き取る巻取り機構を銘称盤内に収納した配電盤防護シートであり，②上記の配電盤隔離シートは，配電盤の上端に固定可能であり，③銘称盤の前面板に隔離シートの出入口が設けられている，というものであることが認められる。ＮＴ式盤隔離シートⅡ型の構成と本件考案１を対比すると，上記①及び②は構成要件Ａと同一であり，上記③は構成要件Ｂと同一である。　そして，作番Ｚ３３１９０２の配電盤と組み合わせたＮＴ式盤隔離シートⅡ型の配電盤防護装置が本件実用新案登録出願前の平成８年３月から東京電力の根ヶ布変電所において見学者等の目に触れる状態で設置され，公然実施されていたことは，前記(1)のア，エで認定したとおりである。
以上によれば，本件考案１はその実用新案登録出願前に公然と実施されていたのであるから，その実用新案登録には実用新案法３７条１項２号，３条１項２号所定の明らかな無効理由がある。
(4)本件考案３について
前記(1)ウで認定した事実によれば，加辺電機製の制御盤防護シートＫＭ３型の構成は，①コイルスプリングの弾発力を利用して配電盤を隔離するためのシートを巻き取る巻取り機構を銘称盤内に収納した配電盤防護シートであり，②配電盤の上端に固定可能であり，③銘称盤の前面板（下部端側）に隔離シートの出入口が設けられており，④シート出入口には内側から外側に向けて上方に傾斜したシート案内部を有し，⑤隔離シートの下端部に固定されたボトムバーの裏面には，磁石が取り付けられている，というものであることが認められる。制御盤防護シートＫＭ３型の構成と本件考案３を対比すると，上記①及び②は構成要件Ａと同一であり，上記③は構成要件Ｂと同一であり，上記⑤は構成要件Ｄと同一である。
そして，制御盤防護シートＫＭ３型の配電盤防護装置が本件考案の実用新案登録出願前の平成９年２月に加辺電機から日立エレクトリックに納入され，両当事者に秘密保持に関する合意は存しなかったことは，前記(1)のウ，エで認定したとおりである。
以上によれば，本件考案３はその実用新案登録出願前に公然知られていたのであるから，その実用新案登録には実用新案法３７条１項２号，３条１項１号所定の明らかな無効理由がある。
(5)本件考案４について


平成１３年（行ケ）第２９２号　審決取消請求事件（平成１５年５月２６日口頭弁論終結）
判　　　　　　　　決
原　　　　　　告　　　住友電気工業株式会社
訴訟代理人弁理士　　　西　川　繁　明
被　　　　　　告　　　古河電気工業株式会社
訴訟代理人弁理士　　　須　山　佐　一
訴訟復代理人弁理士　　川　原　行　雄
主　　　　　　　　文
特許庁が無効２０００－３５２８２号事件について平成１３年５月２２日にした審決中，特許第２９３６８９５号の請求項３，４に係る発明についての特許を無効とするとの部分を取り消す。
原告のその余の請求を棄却する。
訴訟費用は，これを３分し，その２を原告の負担とし，その余を被告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
特許庁が無効２０００－３５２８２号事件について平成１３年５月２２日にした審決を取り消す。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，名称を「絶縁電線」とする特許第２９３６８９５号発明（平成４年６月１８日特許出願，平成１１年６月１１日設定登録，以下「本件発明」といい，この特許を「本件特許」という。）の特許権者である。被告は，平成１２年５月２６日，本件特許を無効にすることについて審判の請求をし，無効２０００－３５２８２号事件として特許庁に係属した。原告は，同年９月１１日付け訂正請求書により本件特許出願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲等の訂正を請求した（以下，上記訂正に係る明細書を「本件明細書」という。）。
特許庁は，上記特許無効審判事件について審理した上，平成１３年５月２２日，「訂正を認める。特許第２９３６８９５号の請求項１～６に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし，その謄本は，同年６月１日，原告に送達された。
２　本件明細書の特許請求の範囲の記載
【請求項１】少なくともジイソシアネート成分と酸成分とを原料とするポリアミドイミド系塗料の塗布，焼付けにより形成された絶縁被膜を有する絶縁電線において，原料としてのジイソシアネート成分が，ジフェニルメタン－４，４’－ジイソシアネート，ジフェニルメタン－３，３’－ジイソシアネート，ジフェニルメタン－３，４’－ジイソシアネート，ジフェニルエーテル－４，４’－ジイソシアネートから選ばれた１種または複数種のジイソシアネートと，下記一般式（Ｉ）：
【化１】
［上記式中Ｒ１　，Ｒ２は，同一または異なって，水素原子，アルキル基，アルコキシ基またはハロゲン原子を示す。］で表される芳香族ジイソシアネート化合物とを主体とするジイソシアネートであって，一般式（Ｉ）で表される芳香族ジイソシアネート化合物を３０～８０モル％の範囲内で含有することを特徴とする絶縁電線。
【請求項２】原料としてのジイソシアネート成分における，一般式（Ｉ）で表される芳香族ジイソシアネートの含有割合が３０～６０モル％である請求項１記載の絶縁電線。
【請求項３】原料としてのジイソシアネート成分における，一般式（Ｉ）で表される芳香族ジイソシアネートの含有割合が６０～８０モル％であるとともに，酸成分が，分子中に折れ曲がり構造を有する酸を，５～４０モル％の範囲内で含有する請求項１記載の絶縁電線。
【請求項４】ポリアミドイミド系塗料が，一般式（Ｉ）で表される芳香族ジイソシアネートと酸成分とを原料として製造されたポリアミドイミド系塗料と，ジフェニルメタン－４，４’－ジイソシアネート，ジフェニルメタン－３，３’－ジイソシアネート，ジフェニルメタン－３，４’－ジイソシアネート，ジフェニルエーテル－４，４’－ジイソシアネートから選ばれた１種または複数種のジイソシアネートと酸成分とを原料として製造されたポリアミドイミド系塗料との混合物である請求項１記載の絶縁電線。
【請求項５】絶縁被膜の下層に，ジフェニルメタン－４，４’－ジイソシアネートとトリメリット酸無水物とを含むポリアミドイミド系塗料の塗布，焼付けにより形成された下地層を有する請求項１記載の絶縁電線。【請求項６】絶縁被膜の上層に表面潤滑層を有する請求項１記載の絶縁電線。（以下【請求項１】～【請求項６】に係る発明を「本件発明１」～「本件発明６」という。）
３　審決の理由


審決は，別添審決謄本写し記載のとおり，本件発明１，２は，「高分子論文集(KobunshiRonbunshu),Vol.47,No.6,pp.523~527(June.1990)」（本訴甲６，審判甲１，以下「引用例１」という。），昭和４１年１月１５日ラバーダイジェスト社発行の「ラバーダイジェスト」第１８巻第１号１９頁～２９頁（本訴甲７，審判甲２，以下「引用例２」という。），昭和４５年１２月２５日昭和電線電纜株式会社発行の「昭和電線電纜レビュー」第２０巻第４号２頁～６頁，６１頁（本訴甲８，審判甲３，以下「引用例３」という。）及び特開平２－２１８７７４号公報（本訴甲９，審判甲４，以下「引用例４」という。）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，本件発明３は，引用例１～４及び特公昭４９－１３３０８号公報（本訴甲１０，審判甲８，以下「引用例５」という。）に記載された発明及び特公昭４９－４０７７号公報（本訴甲１４，審判参考資料２，以下「参考資料２」という。）に記載された周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，本件発明４は，引用例１～４に記載された発明及び平成２年１０月３０日丸善発行の社団法人高分子学会編集「先端高分子材料シリーズ４　高性能高分子系複合材料」３５３頁～３８４頁（本訴甲１３，審判参考資料１，以下「参考資料１」という。）に記載された周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，本件発明５は，引用例１～４及び特公昭５１－２６２７号公報（本訴甲１１，審判甲９，以下「引用例６」という。）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，本件発明６は，引用例１～４及び特開昭５８－７８３１９号公報（本訴甲１２，審判甲１０，以下「引用例７」という。）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，本件発明１～6についての本件特許は，いずれも特許法２９条２項の規定に違反してされたものであり，同法１２３条１項２号に該当し，無効とすべきものであるとした。
第３　原告主張の審決取消事由
審決は，本件発明１，２と引用例１記載の発明との一致点の認定を誤り（取消事由１），本件発明１，２の容易想到性の判断を誤り（取消事由２），本件発明１，２の顕著な作用効果を看過し（取消事由３），本件発明３～６の容易想到性の判断を誤った（取消事由４～７）ものであるから，違法として取り消されるべきである。
（以下，「ＰＡＩ」は「ポリアミドイミド」の，「ＴＭＡ」は「トリメリット酸無水物」の，「ＤＩ」は「ジイソシアネート」の，「ＴＯＤＩ」は「３，３’－ジメチルビフェニル－４，４’－ジイソシアネート」＝「トリジンジイソシアネート」の，「２，４－ＴＤＩまたはＴＤＩ」は「トリレン－２，４－ジイソシアネート」＝「２，４－トリレンジイソシアネート」の，「ＭＤＩ」は「ジフェニルメタン－４，４’－ジイソシアネート」の，「ＥＤＩ」は「ジフェニルエーテル－４，４’－ジイソシアネート」の，「ＮＭＰ］は「Ｎ－メチル－２－ピロリドン」の略称である。）
１　取消事由１（本件発明１，２と引用例１記載の発明との一致点の認定の誤り）
(1)審決は，引用例１（甲６）には，「ＴＭＡと各種ＤＩを反応させて各ＰＡＩを得るにあたり，ＤＩ単量体としては，ＴＯＤＩ，２，４－ＴＤＩ，ＭＤＩ等が使用され，ＴＯＤＩ・・・とＭＤＩを混合して用いる場合には，ＴＯＤＩを５０～８０モル％の範囲内で含有すること，及び得られた各ＰＡＩは，電気絶縁用ワニスとして用いられることが記載されている」（審決謄本１２頁［７］当審の判断第２段落）と誤って認定し，この誤った認定を前提に，本件発明１，２と引用例１記載の発明との一致点として，「少なくともＤＩ成分と酸成分とを原料とするＰＡＩ系の絶縁塗料において，原料としてのＤＩ成分がＭＤＩとＴＯＤＩ｛式（Ｉ）で表される芳香族ＤＩ｝とを主体とするＤＩであって，ＴＯＤＩを５０～８０モル％の範囲内で含有する絶縁塗料」（同）である点を認定した。しかし，審決の上記一致点の認定は，以下の理由により誤りである。
(2)すなわち，引用例１（甲６）には，従来の芳香族ポリアミドイミド樹脂（ＰＡＩ）が溶融成形性を有する耐熱性樹脂であり，スーパーエンプラとして工業的に利用されており，Ｎ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）などの極性溶媒に溶解し，電気絶縁用ワニスとしても工業的に使用されている（５２３頁左欄「１　緒言」）と記載されているものの，引用例１において新たに合成されたポリアミドイミドについて電気絶縁用ワニスとして使用することは開示されていない。引用例１に電気絶縁用ワニスとして工業的に使用されている具体例として引用されている先行文献の引用例２（甲７）には，ポリアミドイミド（ＡＩポリマー）のエナメル又はワニスが記載されているが，そのＡＩポリマーは，本件明細書の比較例２に記載のＭＤＩとＴＭＡからなるＴＭＡ／ＭＤＩ単独重合体であって，従来技術水準を示すものにほかならない。一般に，ポリアミドイミドには，化学構造が異なった多くの種類のポリマーがあり，それぞれの特性に応じて，電気・電子産業，機械工業，車輛工業，航空・宇宙産業など広範な分野において，主として各種成形品，成形部品，絶縁フィルムなどとして広く使用されており，電気絶縁用ワニスやエナメルの用途は，その一つにすぎない。


(3)絶縁電線の絶縁被膜を形成するために用いられるＰＡＩには，成膜性（フィルム形成性）だけではなく，溶媒への溶解性，導体への密着性，耐熱性，機械的特性，可とう性，耐損傷性などが良好であることが求められる。ＰＡＩであれば，絶縁電線用エナメル又はワニスとして使用できる特性を備えているわけではない。引用例１（甲６）には，そこで合成した多種類のＰＡＩが種々のフィルム物性を有することが示されているだけであって，それらのＰＡＩが絶縁電線用エナメル又はワニスとして適した特性を有することまで開示されていない。引用例１は，ＰＡＩとして，絶縁電線用の電気絶縁用ワニスとして使用できない極性溶媒（ＮＭＰ）に不溶性であるとされる「ＴＭＡ／ＴＯＤＩ単独重合体」（表１）や，絶縁被膜としての可とう性の水準が劣悪で，導体への密着性（浮き量）も不充分な「ＴＭＡ／２，４－ＴＤＩ・ＴＯＤＩ共重合体」（本件明細書〔甲４－３〕の表３〔１６頁〕及び上岡勇夫作成の平成１３年９月４日付け「実験成績証明書」〔甲１６，以下「実験成績証明書」という。〕参照）などを広く開示している。(4)これらの点から見れば，引用例１で「得られた各ＰＡＩは，電気絶縁用ワニスとして用いられることが記載されている」ということはできない。フィルム用途に適用可能なＰＡＩが電気絶縁用ワニスの分野においても有用であることは，例えば，ワニスを調製して電線に被覆するなどの実験を行い，かつ，良好な特性の得られることを確認する必要があり，また，そのような確認実験を行う動機付けが必要である。
２　取消事由２（本件発明１，２の容易想到性の判断の誤り）(1)審決は，本件発明１，２と引用例１記載の発明との相違点として，「本件発明では，ＰＡＩ系の絶縁塗料を電線上に塗布，焼付けて絶縁被膜を有する絶縁電線であるのに対して，甲１（注，引用例１）の発明では，そのような記載がない点」（審決謄本１２頁（相違点））を認定した上，同相違点について，「甲１及び甲４（注，引用例４）においてそれ自体公知の共重合ＰＡＩ塗料を，甲２（注，引用例２）及び甲３（注，引用例３）に記載されたＰＡＩ塗料の代表的な用途として記載されている電線被覆材として用いること，即ち，導体上に塗布，焼き付けて絶縁電線とすることは，甲１～甲４に記載された技術的事項を寄せ集めて総合的に判断すれば，これらに基づいて，当業者が容易に想到しえた」（同１４頁第２段落）と判断した。
(2)審決の上記相違点の認定は認めるが，相違点についての判断は，以下のとおり誤りである。すなわち，引用例１（甲６）には，ジイソシアネート成分として，ＴＯＤＩ〔一般式（Ｉ）で表される芳香族ジイソシアネート〕を，ＭＤＩ又は２，４－ＴＤＩと種々の割合（モル％）で使用してＰＡＩを合成し，ＰＡＩ溶液から作成したフィルムについて，ヤング率（＝弾性率）（図２〔５２５頁〕）及び破断強度（＝引張強さ）と破断伸度（引張伸度＝伸び率）（図３〔５２６頁〕）を測定した結果が示されており，これらの結果によれば，ＴＯＤＩのモル％が増加するに従って，ヤング率（弾性率）と破断強度（図３の○印と●印）は著しく増大するものの，破断伸度（図３の△印と▲印）が減少することが示されている。上記図３に示されている測定結果は，ジイソシアネート成分として，ＭＤＩをＴＯＤＩと併用すると，ＭＤＩ単独使用の公知のＰＡＩに比べて，破断伸度（伸び率）が約１／４以下にまで急激に低下することを示しており，このようなポリアミドイミドを用いて絶縁被膜を形成すると，その可とう性が著しく低下することを示唆しているから，上記測定結果は，ジイソシアネート成分として，ＭＤＩと共にＴＯＤＩを多量に含有させて得られるポリアミドイミドを絶縁塗料として被覆電線の分野で使用することを否定していると解される。したがって，当業者は，引用例１の図２，図３のフィルム物性の測定結果に基づいて，ＭＤＩ単独使用の公知のＰＡＩに代えて，ＭＤＩと共にＴＯＤＩを多量に含有させて得られる破断伸度が著しく低いＰＡＩを絶縁塗料として被覆電線の分野で使用することが動機付けられることはない。ＭＤＩ単独使用の公知のＰＡＩに代えて，ジイソシアネート成分としてＭＤＩと共にＴＯＤＩを特定割合で含有させて得られるＰＡＩが絶縁塗料として被覆電線の分野で使用することができること，それによって，従来品に比べて，可とう性や密着性を実質的に損なうことなく，損傷荷重を顕著に改善できることは，本件発明１，２の成立を待たねば得られない知見である。本件発明１，２のように，化学分野の発明においては，発明の課題を達成できるか否かを実験により具体的に確認する必要がある。


(3)審決は，引用例４（甲９）に本件発明１，２と同一の組成範囲に入るＰＡＩが開示されており，本件発明１，２の組成範囲に合致するＤＩ成分（ＴＯＤＩ：ＭＤＩ及びＴＯＤＩ：ＥＤＩが７：３と４：６の配合割合である場合）とＴＭＡとの共重合で得られたＰＡＩフィルムの伸び率が１２．１～１４．８％であること，引用例４の式（１）で表される芳香族ＤＩの配合割合が９０％以上になるとＰＡＩの可とう性が減少し，伸び，強度が充分でなくなること，また，この伸び率はＴＯＤＩの含有割合が高くなるほど小さくなること，さらに，ＴＯＤＩの配合量が多くなるにつれて接着力，耐屈曲性が低下することが開示されているとしたが（審決謄本１３頁第２段落），引用例４には，ＰＡＩフィルムを金属箔上に形成したフレキシブル配線基板が開示されているだけであって，同じＰＡＩフィルムに関する引用例１の開示内容を実質的に超えるものではない。引用例４には，ＴＯＤＩなどの式（Ｉ）で表される芳香族ジイソシアネートの割合が３０モル％以下になると，ポリアミドイミド樹脂層（すなわち，ＰＡＩフィルム）を内側にしてカールが生じること（２頁右下欄～３頁左上欄），ＴＯＤＩの割合が増すにつれて，カールが小さくなるが，接着力，フィルムの伸び率，耐屈曲性，熱老化性が劣ってくること（５頁右上欄），そして，９０モル％以上になると，可とう性が減少し，ポリアミドイミド樹脂層の伸び，強度が充分でなくなること（３頁左上欄）が記載されているが，いずれもフレキシブル配線基板用のＰＡＩフィルムとしての特性であって，絶縁電線の絶縁被膜としての可とう性（丸棒の直径ｄ），密着性（銅線からの浮き量），損傷荷重などの特性を開示するものではない。接着性についても，引用例４には，銅箔を用いる場合に，電解銅箔，圧延銅箔，あるいはこれらを表面処理したものを用いると，ポリアミドイミド樹脂との接着を強くすることが記載されているものの（３頁右上欄），銅線などの導体との接着性については開示していない。銅箔と銅線とでは，必ずしも同じ表面特性を有するとは限らず，形状が平面状と細い円形状（線状）とで大きく相違している。絶縁電線の場合には，急伸切断試験での浮き量により密着性を評価している。引用例４の開示内容からは，銅線に対するＴＭＡ／ＭＤＩ・ＴＯＤＩ共重合体からなる絶縁被膜の密着性の程度（浮き量）を予測することはできない。
(4)審決は，引用例２（甲７）には，ＰＡＩ塗料の代表的な応用分野として，電線用ワニスや電気絶縁ワニスが挙げられており，また，引用例３（甲８）には，ＰＡＩワニスを電線被覆材としたエナメル線が紹介されているところから，ＰＡＩ塗料の代表的な用途が電線用エナメルであることは周知のことである（審決謄本１３頁第３段落）と認定したが，引用例２，３には，ＴＭＡとＭＤＩ又はこれに対応するジアミン化合物とを反応させて得られる公知のＰＡＩ塗料を絶縁塗料（ワニスまたはエナメル）として使用することが開示されているだけである。したがって，引用例２，３に電線被覆用として好適な公知のＰＡＩ塗料が開示されているからといって，引用例１，４（甲９）に開示されているＰＡＩまたはＰＡＩ塗料が電線用エナメルとして使用可能であり，かつ，優れた特性を示すということまで示唆されてはいない。
(5)審決は，引用例３（甲８）から，「エナメル線における機械的強度は，一般に皮膜の引張り強さ（＝破断強度）と弾性率（＝ヤング率）が大きい程よいこと，並びに，エナメル線被膜として用いた場合に１ｄ．１０回巻付の可撓性を持つているホルマール被膜やポリウレタン被膜における「引張り強さ（＝破断強度）」
が各々７．８３kg／mm
2，５．４６kg／mm
2程度，「伸び」が各々７．８１％，７．２
１％程度，「ヤング率」が各々２．６３×１０
９dyne／cm
2，１．５０×１０９dyne／
cm
2程度であるところからみて，この程度の破断強度，伸び，ヤング率を具備しておれば，エナメル線被膜として用いた場合にスロット入れ作業やコイル成型時の損傷等による皮膜の損傷がなく，かつ，１ｄ．１０回巻付の可撓性を持つているエナメル線になしうることが理解できる」（審決謄本１３頁第３段落）とした。しかしながら，引用例３には，工具などの衝撃による損傷などの場合における機械的強度は，一般に引っ張り強さと弾性率が大きいほど強くなることが記載されているものの，損傷がなくなる引っ張り強さと弾性率の水準を示しているわけではない。引用例３の第１表（６頁）には，ホルマール線皮膜とポリウレタン線皮膜の引っ張り強さ，伸び及びヤング率の測定値が記載されているが，これらの測定値からは，ホルマール線皮膜の方がポリウレタン線皮膜よりも引っ張り強さ，伸び及びヤング率のいずれの値においても高く，これらの差が工作性に大きく影響することが示唆されるものの，いずれの皮膜もスロット入れ作業やコイル成型時の損傷等による皮膜の損傷がないことまで開示するものではない。ホルマール線皮膜やポリウレタン線皮膜は，耐損傷性に劣るため，高性能のエンジニアリングプラスチックであるＰＡＩを用いたポリアミド線皮膜が開発されたのであり，本件発明１，２は，そのポリアミドイミド線の耐損傷性を更に改善するものである。


(6)審決は，引用例３の記載事項について上記の誤った認定を前提に，「甲１（注，引用例１〔本訴甲６〕）や甲４（注，引用例４〔本訴甲９〕）に記載された本件発明（注，本件発明１，２）と同一の組成範囲に入るＰＡＩの伸び（＝破断伸度）は，５～１２％（＝甲１），１２．１～１４．８％（＝甲４）程度であるから，甲３（注，引用例３〔本訴甲８〕）にエナメル線被膜として記載されているホルマール被膜やポリウレタン被膜における「伸び」と同程度若しくはそれより優れているものであるし，また，破断強度及びヤング率（＝弾性率）についても，本件発明と同一の組成範囲に入るＰＡＩの破断強度及びヤング率は，甲１の・・・記載内容から明らかなように，エナメル電線に使用することが甲２（注，引用例２〔本訴甲７〕）に記載されているＰＡＩ（＝ＴＭＡとＭＤＩから合成されたＰＡＩ）の破断強度及びヤング率より優れたものとなっているところから，甲１や甲４に記載された本件発明と同一の組成範囲に入るＰＡＩの機械的特性である伸び（＝破断伸度），破断強度及びヤング率（＝弾性率）は，エナメル電線に使用した場合には，甲２に記載されているＴＭＡとＭＤＩから合成されたＰＡＩからなるエナメル電線ならびに甲３に記載されているホルマール被膜やポリウレタン被膜からなるエナメル電線と比べると，より優れた機械的特性を有していることが解る。・・・エナメル電線に使用するに際して必要な可撓性，即ち１ｄ．１０回巻付の可撓性は充分に保有しているものと認められる」（審決謄本１３頁最終段落～１４頁第１段落）としたが，合理的な根拠がない。引用例１の図３（５２６頁）には，ＴＯＤＩが０モル％の場合を除いて，破断伸度（伸び率）が約５～８％であることが示されているだけであり（▲印），審決が指摘している５～１２％の伸びの値は示されていない。引用例３には，ホルマール線皮膜やポリウレタン線皮膜が１ｄ．１０回巻付の可とう性を有することが示されているものの（第１０表），ポリアミドイミドとは樹脂の材質が異なり，同等の破断伸度を有していても，絶縁被膜とした場合に同程度の可とう性を示すか否かは予測することはできない。引用例１の図３には，ジイソシアネート成分として，２，４－ＴＤＩとＴＯＤＩを併用したポリアミドイミドから成るフィルムの破断伸度が約５％～約７％程度であることが示されている（△印）が，実験成績証明書（甲１６）の表１には，ジイソシアネート成分として，ＴＯＤＩとＴＤＩ（２，４－ＴＤＩ）とを併用した場合，両者のモル比を変化させても，可とう性が５ｄと劣悪な絶縁電線しか得られないことが示されている。この絶縁被膜の密着性（浮き量）も３～３．５mmと不充分であり，損傷荷重も７～８kg程度であり，８．０kg以上の損傷荷重を安定して達成することができない。このように，実験成績証明書の実験データは，破断伸度（伸び率）が引用例３のポリホルマール線皮膜やポリウレタン線皮膜と同等であっても，ポリアミドイミドの場合，１ｄ程度の可とう性を達成できない場合のあることを明らかに示している。したがって，ポリホルマール線皮膜やポリウレタン線皮膜に関する伸びなどのデータからは，ポリアミドイミドを絶縁被膜とした場合の特性まで予測することはできない。他方，引用例１の図３には，ジイソシアネート成分として，ＭＤＩとＴＯＤＩとを併用したポリアミドイミドからなるフィルムについて，前述したとおり，ＴＯＤＩ＝０モル％の場合（公知の電気絶縁用ワニスのＰＡＩ）の破断伸度が約２２％と高いのに対して，ＴＯＤＩの共重合割合を高めると，約５～８％にまで著しく減少することが示されている（▲印）。このような破断伸度の著しい低下は，このＰＡＩを電気絶縁用ワニスとして使用すると，絶縁被膜の可とう性が著しく低下することを示唆している。実際，引用例１の図３に示されている２，４－ＴＤＩとＴＯＤＩとの併用で得られるポリアミドイミドからなるフィルムは，破断伸度がＭＤＩとＴＯＤＩとを併用したポリアミドイミドからなるフィルムと同程度であるにもかかわらず，絶縁被膜とした場合の可とう性は，実験成績証明書に示されているように，５ｄと劣悪である。ところが，本件明細書（甲４－３）の表１（１３頁）に示されているように，ＭＤＩとＴＯＤＩとを併用したポリアミドイミドからなる塗料を塗布，焼付けした絶縁被膜を有する絶縁電線は，ＴＯＤＩの広い共重合割合において，ｄ＝１～２，多くの場合ｄ＝１という優れた可とう性を示し，銅線との密着性（浮き量）も良好であり，損傷荷重については顕著に改善されている。(7)以上によれば，本件発明１，２の特定のジイソシアネート成分の組合せに，絶縁電線用ポリアミドイミドとしての選択性と顕著な作用効果のあることが明らかである。引用例４（甲９）は，ＰＡＩフィルムに関する技術が開示されているだけであって，絶縁電線としての特性を開示するものではない。したがって，引用例１～４は，本件発明１，２のポリアミドイミド系塗料を絶縁電線に適用した場合の顕著な作用効果を開示していない。


３　取消事由３（本件発明１，２の顕著な作用効果の看過）(1)審決は，本件発明１，２の効果は，引用例１～４（甲６～９）の記載内容にA作成の「実験報告書」（甲１５，以下「実験報告書」という。）の報告を勘案すると，予測し得る域を出ないと判断した（審決謄本１５頁第１段落）が，誤りである。引用例１の図３（５２６頁）は，ジイソシアネート成分として，ＭＤＩをＴＯＤＩと併用すると，ＭＤＩ単独使用の公知のＰＡＩに比べて，破断伸度が急激に低下することを示しており，このようなポリアミドイミドを用いて絶縁被膜を形成すると，その可とう性が著しく低下することを示唆している。ところが，本件明細書（甲４－３）の表１（１３頁）に示されているように，ＴＯＤＩの含有割合が４０～７５モル％と広い範囲で変化しても，絶縁被膜の可とう性は，ｄ＝１～２，多くの場合ｄ＝１と好適な水準を保持している。このような結果は，引用例１の図３に示されている極めて低い破断伸度の値から見て驚くべきことである。本件発明１，２の絶縁電線は，銅線に対する密着性（浮き量）も良好な水準を保持している。本件発明１，２の作用効果は，ＭＤＩ単独使用などの従来のＰＡＩに比べて，可とう性及び密着性を高度の水準で保持しながら，捲線工程などでの絶縁被膜の損傷を防ぐことにあり，損傷荷重８．０kg以上という顕著な効果を示している。このような作用効果は，本件発明１に規定されているように，ジイソシアネート成分として，「ジフェニルメタン－４，４′－ジイソシアネート，ジフェニルメタン－３，３′－ジイソシアネート，ジフェニルメタン－３，４′－ジイソシアネート，ジフェニルエーテル－４，４′－ジイソシアネートから選ばれた１種または複数種のジイソシアネート」と「一般式（Ｉ）・・・で表される芳香族ジイソシアネート化合物とを主体とするジイソシアネートであって，一般式（Ｉ）で表される芳香族ジイソシアネート化合物を３０～８０モル％の範囲内で含有する」ものを使用することにより得ることができ，その顕著な作用効果は，引用例１～４の記載からは到底予測することができない。
(2)樹脂フィルムの伸び（破断伸度）は，フィルムを形成する樹脂自体の特性を示すものである。これに対して，絶縁電線は，樹脂被膜（絶縁被膜）と導体（銅線など）との複合体であり，その可とう性は，(i)樹脂被膜全体の伸びだけではなく，(ii)樹脂被膜と導体との間の密着力，(iii)丸棒への巻き付け時に絶縁被膜にかかる内側での圧縮力と外側での引張力の程度，(iv)外側での絶縁被膜の割れやはく離の発生のしやすさだけではなく，内側の圧縮部における絶縁被膜の割れやはく離の発生しやすさの程度などが関係してくる。すなわち，絶縁電線の可とう性試験において，丸棒の直径ｄ＝１mmやｄ＝２mmで絶縁被膜に異常がないという良好な結果を得るには，複合体である絶縁電線を丸棒に巻き付けるという特殊な条件下で，その絶縁被膜が５０％以上又は３３％以上といった大きな伸びを発現することができ，かつ，割れやはく離などを発生しないことが必要である。このような特殊な条件下での絶縁被膜の伸びなどの特性は，絶縁被膜を構成する樹脂フィルム自体の伸びからは予測することができない。樹脂フィルムの伸びが小さくても，絶縁電線の絶縁被膜とした場合に，可とう性が良好なものも，悪いものもある。樹脂フィルムの伸びが大きくても，導体との密着性が悪ければ，可とう性試験で良好な結果を得ることができない。そのために，絶縁電線の技術分野では，丸棒に巻き付けるという可とう性試験を実施して，実用的な可とう性の程度を評価している。４　取消事由４（本件発明３の容易想到性の判断の誤り）(1)審決は，本件発明３について，「甲３（注，引用例３〔甲８〕）・・・甲４（注，引用例４〔甲９〕）・・・に記載されているように『引張り強度』や『伸び』が，絶縁電線の『機械的強度』や『可撓性』と密接に関連があることは明らかであるところから，結局，２官能性の出発原料として，分子構造中に官能基が非対称に結合したもの，即ち折れ曲がり構造を有する酸を使用した場合に，伸びと関連した可撓性が増大することは，当業者にとって明らかなことと認められる。したがって，甲１（注，引用例１〔甲６〕）及び甲４に記載されているＤＩ成分（ＴＯＤＩ／ＭＤＩ＝８０／２０～３０／７０，ＴＯＤＩ：ＭＤＩ及びＴＯＤＩ：ＥＤＩが，共に７：３，４：６である場合）とＴＭＡとの共重合で得られたそれ自体公知のＰＡＩ塗料における，出発原料であるＴＭＡの一部を分子構造中に官能基が非対称に結合した，即ち分子中に折れ曲がり構造を有する酸であるイソフタル酸で５～４０モル％置換することは，甲８（注，引用例５〔甲１０〕）に記載の事項および参２（注，参考資料２〔甲１４〕）に記載の周知事項に基づいて当業者が容易に想到しえたことであると認められ，しかも，その奏する効果である可撓性の増大も予想しえる域をでない」（審決謄本１５頁「本件請求項３の発明・・・について」）と判断するが，合理的な根拠がない。


(2)すなわち，引用例５（甲１０）の参考例１４～２１には，酸成分として，ＴＭＡ（トリメリット酸無水物）とイソフタル酸を併用した場合の還元比粘度が記載されているが，可とう性の改善効果については開示及び示唆はない。また，参考資料２（甲１４）の実施例３３，３４には，酸成分として，ＴＭＡとイソフタル酸とを併用すると，大きい伸度の皮膜の得られることが示されているが，イソフタル酸の含有割合が６０～８０モル％と非常に高いものであって，得られた重合体は，もはや典型的なポリアミドイミドであるということができないものである。しかも，参考資料２は，ジイソシアネート成分ではなく，ジアミン成分を用いた２段法（前駆体を作成し，成形後に加熱してイミド化する方法）を採用した耐熱性重合体の製造方法に関するものであって（１頁第１欄～第２欄，１３頁第２６欄～４頁第２７欄「特許請求の範囲」），その製造方法をジイソシアネート成分を用いたＰＡＩの製造方法に適用することを否定している。したがって，引用例５及び参考資料２には，ジイソシアネート成分が本件発明１に規定されている特定のジイソシアネートの組合せであって，かつ，酸成分として，イソフタル酸などの分子中に折れ曲がり構造を有する酸を５～４０モル％の範囲内で含有するポリアミドイミドについて具体的に開示されていない。また，引用例３（甲８）の「２－１－８　ポリエステル線」の項には，「加工性を良くするために，イソフタル酸・・・を使用」（４頁左欄）との記載があるものの，ポリエステル線の加工性とＰＡＩ被膜の可とう性との間には何の関連性もない。一方，本件発明３は，本件明細書（甲４－３）の表４（１７頁）に示されているように，分子中に折れ曲がり構造を有する酸を５～４０モル％の範囲内で含有させることにより，可とう性が改善され，密着性（浮き量）や損傷荷重も高水準を維持している。このような作用効果は，引用例５及び参考資料２の記載からは到底予測することはできない。
(3)したがって，本件発明３は，引用例１～５に記載された発明及び参考資料２に記載された周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるとした審決の判断は誤りである。
５　取消事由５（本件発明４の容易想到性の判断の誤り）(1)審決は，本件発明４について，「数種の物理的性質の異なる高分子（溶液），即ち絶縁塗料を，ブレンドすることにより，ブレンド比率に応じて，即ち複合則に応じた性質の異なる高分子フィルムを得る技術は，参１（注，参考資料１〔甲１３〕）の・・・全記載内容から明らかなように，ＭＣ技術としては周知の技術であるところから，結局，本件発明４は，本件発明（注，本件発明１，２）にこのＭＣ技術を適用したにすぎないものであるため，甲１～甲４（引用例１～４〔甲６～９〕）に，参１の周知技術を適用することにより，当業者が容易に想到しえたものであり，その奏する効果も参１に記載されたＭＣ技術の複合則から容易に予測しえる」（審決謄本１５頁～１６頁「本件請求項４の発明・・・について」）と判断したが，誤りである。


(2)参考資料１（甲１３）には，主鎖に剛直な化学構造を持つ高分子を屈曲性高分子のマトリックス中に分子状に分散させて力学的性質の向上を目指す分子複合材料（ＭＣ）に関する技術的事項が開示され（３５３頁），ポリイミド（ＰＩ）についても，「芳香族ポリイミドも芳香環をパラ配位させてＰＢＴのような棒状分子をつくり，分子配向させれば，原理的にはＭＣの強化分子となる」（３６６頁最終段落）と記載され，具体的に棒状なパラフェニレンとビフェニル系イミドから成り，剛直で直線性のよい分子構造を有するＰＩ（ＢＤＰＡ／ＰＤＡ）と，屈曲性のジフェニルエーテルを含むＰＩ（ＢＰＤＡ／ＯＤＡ）やＰＩ（ＰＭＤＡ／ＯＤＡ）などとのＭＣフィルムを作成したことが記載されている（３６７頁最終段落～３７０頁第１段落）が，ポリイミドに関するＭＣ技術が，分子構造が異なるポリアミドイミドに適用できるとする根拠はない。参考資料１には，芳香族ポリアミドイミドについても触れている箇所があるものの（３６０頁），それは，ポリフェニレンテレフタルアミド（ＰＰＴＡ）のパラフェニレン結合に５０％の３，４－ジフェニルエーテルを共重合したＰＰＯＴと芳香族ポリアミドイミド（ＰＡＩ）との特殊なブレンドに関するものであって，ポリアミドイミド同士のブレンド技術に関するものではない。しかも，参考資料１には，「直線性のよいＰＩ（ＢＤＰＡ／ＰＤＡ）と屈曲性のＰＩ（ＢＰＤＡ／ＯＤＡ）は熱イミド化を通じ前者は自己伸張・配向し，後者は配向緩和する。分子複合化フィルムは図１３・１９のようにそれぞれが役割分担して高強度化を発現するために，これら２成分が直列につながった同組成の共重合物とは強度特性が異なる」（３７３頁第２段落）と記載されているように，各単独重合体のブレンド物と共重合体とでは，強度特性などの特性が相違することが示されている。このことは，ＭＣ技術の適用において，共重合体からの予測可能性のないことを示している。このように特殊なＭＣ技術が，ＰＡＩ系塗料の塗布，焼付けを行い，延伸も配向も行わない絶縁電線の技術分野に適用できるとする根拠はない。したがって，参考資料１は，ＭＣ技術が困難であることを開示しているものの，一般のポリマーブレンドに適用されるとする開示ないし示唆はない。(3)引用例１（甲６）には，ＴＭＡとＴＯＤＩとを反応させて得られるポリアミドイミドは，極性溶媒であるＮＭＰに不溶であることが示されており（表１〔５２４頁〕，表３〔５２５頁〕），ブレンド技術の適用可能性を明確に否定しているから，当該ＴＭＡ／ＴＯＤＩ単独重合体を単独で，あるいは他の単独重合体とブレンドして絶縁塗料とすることを開示ないし示唆するものということはできない。６　取消事由６（本件発明５の容易想到性の判断の誤り）審決は，本件発明５について，下地層を設けることは，引用例６，４（甲１１，９）に記載されているから，引用例１～４（甲６～９）と引用例６を組み合わせることにより，当業者が容易に想到し得たものであり，その奏する効果も引用例６，４に記載された効果の域を出ないと判断した（審決謄本１６頁「本件請求項５の発明・・・について」）が，誤りである。
引用例１～４には，本件発明５の絶縁電線は開示されていない。引用例４は，ＰＡＩフィルムに関する技術的事項が開示されているだけである。引用例６には，ポリアミドイミド系絶縁塗料を導体に焼付けした絶縁層を下地層とし，この上に熱硬化性ポリエステルイミド系塗料を焼付けした絶縁層を上層とする構造の絶縁電線が開示されている（特許請求の範囲）が，本件発明１に規定する特定のポリアミドイミド系塗料を上層とすることについて具体的に開示されていない。一方，本件明細書（甲４－３）の表１（１３頁）の実施例５～６に示されているように，下地層を形成することにより，高度の可とう性と損傷荷重を維持しながら，密着性（浮き量）が顕著に改善されるが，このような作用効果は，引用例１～４及び引用例６からは予測することができない。
７　取消事由７（本件発明６の容易想到性の判断の誤り）審決は，本件発明６について，表面潤滑層を設けることは，引用例７（甲１２）に記載されているように公知のことにすぎないので，引用例１～４（甲６～９）に引用例７に記載された事項を組み合わせることにより，当業者が容易に想到し得たと認められ，その奏する効果も予想し得る程度のものにすぎないと判断した（審決謄本１６頁～１７頁「本件請求項６の発明・・・について」）が，誤りである。
引用例１～４（甲６～９）には，本件発明１，２の絶縁電線は開示されていない。また，引用例７（甲１２）には，ポリアミドイミド被覆上に施された外部潤滑剤被覆を有するマグネットワイヤが開示されている（特許請求の範囲）が，本件発明１に規定する特定のポリアミドイミド系塗料から成る被覆層について具体的に開示されていない。引用例７には，潤滑剤層を形成することにより，ワイヤに損傷が及ぼされることなく，ワイヤの挿入困難寸法範囲で，コイル溝内に挿入し得ることが記載されているだけであり（２頁左下欄～３頁左上欄），損傷荷重が改善されることまで示唆していない。一方，本件明細書（甲４－３）の表５（１８頁）の実施例１２～１３に示されているように，表面潤滑剤を施すことにより，高度の可とう性（ｄ＝１mm）を維持しつつ，密着性が改善され，損傷荷重については９．５kgと顕著に改善された絶縁電線を得ることができる。
第４　被告の反論
審決の認定判断は正当であり，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。１　取消事由１（本件発明１，２と引用例１記載の発明との一致点の認定の誤り）について
(1)引用例１（甲６）は，「１　緒言」（５２３頁左欄）に記載されているとおり，ＰＡＩが，電気絶縁用ワニスとして工業的に使用されている事実を踏まえて検討されたものである。


(2)原告が絶縁被膜を形成するためにＰＡＩに求められる特性として列挙した性質は，ＰＡＩ一般が備えている性質である。引用例１（甲６）の図３（５２６頁）には，引用例２で「ＡＩポリマー」として絶縁電線の用途に用いられていることが紹介されたＴＭＡ／ＭＤＩ重合体の「破断強度」と「破断伸度」が示され（ＴＯＤＩ０モル％の点），ＭＤＩをＴＯＤＩで置き換えると「破断伸度」が低下し，「破断強度」が向上することが示されているから，ＴＭＡ／ＭＤＩ重合体，すなわち「ＡＩポリマー」として知られる電気絶縁用ワニスによる塗膜の「破断強度」を向上させるためにＴＯＤＩを含有させる技術は引用例１が開示している。引用例２（甲７）には，一般のポリアミドイミドについて説明されており，第２図には，二つのアミド結合がフェニレン基のパラ位置に結合しているＰＡＩが例示されている。引用例２は，耐熱性ポリマー全般について解説した論文であり，「ＡＩポリマー」は耐熱性ポリマーの一つであるＰＡＩの具体例として説明されたものである。引用例１（甲６）が「１　緒言」で引用した引用例２には，ＰＡＩが電気絶縁用ワニス及び電線用エナメルとして使用されていることが記載されている。したがって，引用例１は，引用した引用例２の記載を介して，引用例１の実験で合成されたＰＡＩが，電気絶縁用ワニス及び電線用エナメルの用途に適用できることを開示している。
(3)本件明細書（甲４－３）の比較例３では，「ＴＭＡ／ＴＯＤＩ」の組成を有するＰＡＩを合成しているが，その結果を示した表１には，「濁りあり」と記載されている。「濁り」は生成したＰＡＩがＮＭＰに均一に溶解しなかったことを示すものであるから，「ＴＭＡ／ＴＯＤＩ」がＮＭＰに不溶であることは本件明細書にも記載されている。しかし，引用例１（甲６）の図３は，ＴＭＡ／ＭＤＩ・ＴＯＤＩからのＰＡＩが本件発明１の組成範囲であるＴＯＤＩ３０～８０モル％の全範囲でＮＭＰに可溶であることを示している。ＴＭＡ／ＭＤＩ単独重合体がすでに電気絶縁用ワニスとして使用されている状況下（引用例２）で，ＴＭＡ／ＭＤＩ単独重合体の特性と共にＴＭＡ／ＭＤＩ単独重合体よりも「破断強度」の改善されたＴＭＡ／ＭＤＩ・ＴＯＤＩ共重合体が引用例１の図３に示されているのであるから，少なくともＴＭＡ／ＭＤＩ・ＴＯＤＩ共重合体については電気絶縁用ワニスとして使用可能なことが引用例１に開示されている。


２　取消事由２（本件発明１，２の容易想到性の判断の誤り）について(1)引用例１（甲６）の図３（５２６頁）におけるフィルムでの小さい破断伸度と絶縁電線としたときの低い可とう性とは対応しており，本件発明１，２の実施例４（甲４－３，１０頁）の場合も，本件発明１，２の絶縁被膜の可とう性が上記図３のグラフから予想し得ない値であるとはいえない。本件発明１，２の絶縁電線は，本件明細書（甲４－３）の表１（１３頁）に示されるとおり，ＴＯＤＩの含有割合の増加につれて弾性率が増加し，可とう性，密着性（浮き量）が低下しているが，引用例１の５２５頁右欄～５２６頁左欄には，ＴＯＤＩの多い領域では，フィルムのヤング率（弾性率）はＴＯＤＩの成分量によって決まると記載され，上記図３には，ＴＯＤＩの含有割合の増加とともに破断強度が増加し破断伸度が低下することが示されている。本件発明１，２の絶縁電線のＴＯＤＩの含有率の増加に対する弾性率，可とう性，損傷荷重の傾向（本件明細書の表１）は，引用例１の弾性率，破断強度，破断伸度のＴＯＤＩの含有割合による変化とよく一致している。なお，引用例３（甲８）に「機械的強度は，一般に皮膜の引張り強さと弾性率が大きい程強くなる」（６頁左欄）と記載されているように，絶縁電線の損傷荷重の改善は弾性率の向上と相関性を有するから，引用例１の上記記載は，ＴＯＤＩの高い領域での高い弾性率は，絶縁電線としたときの絶縁被膜の機械的強度が改善されることを開示している。また，ＴＭＡ／ＭＤＩからのポリアミドイミドが金属との密着性に優れていることは，引用例４（甲９）の３頁右上欄に記載されているから，本件明細書の表１に示されたように，ＭＤＩの含有割合が多いほど（ＴＯＤＩの含有割合が少ないほど）浮き量が小さくなることも，引用例４は開示している。(2)引用例４（甲９）のフレキシブル配線基板は，銅箔表面にＰＡＩ絶縁塗料を塗布焼付けして形成する点，すなわち絶縁塗膜が銅表面に密着して形成されている点，生産者，開発する技術者が絶縁電線と共通している点等において，引用例１より一層具体的に絶縁電線への使用を開示している。引用例４の表１（５頁）に示された密着性は，絶縁電線の絶縁被膜としたときの浮き量と関係し，伸び率は絶縁電線の可とう性と関係することは，当業者の常識である。引用例４のＴＯＤＩとＭＤＩとを併用したＰＡＩの破断強度が，ＭＤＩ単独のＰＡＩの破断強度より大きくなることは，引用例１（甲６）の図３（５２６頁）が開示しているから，引用例１を参酌しつつ，引用例４を見たとき，そこには，引用例４のＰＡＩ絶縁塗料により絶縁電線を製作したときの可とう性，密着性，損傷荷重等も容易に類推し得る程度に開示されている。なお，絶縁電線では，可とう性を丸棒の直径ｄで，密着性を浮き量で表示するのに対して，フレキシブル回路基板では，可とう性，密着性を異なる方法で評価しているが，これは，形態の相違によるものであって，実質的な評価の対象が銅表面に塗布，焼付けされた絶縁塗膜であることに変わりはないから，それぞれの方法で測定された結果に相関性があることは当然である。そもそも，ＰＡＩ線については，可とう性，密着性，損傷荷重等について，測定方法や許容値についての絶対的な基準はなく，その用いられ方によって設計的に決められるものであるから，引用例１の図３及び引用例４に示されたＴＯＤＩの使用による弾性率の改善効果，それに応じた伸び率の逓減の程度から，絶縁電線の絶縁塗膜への適用可能性を類推することは当業者にとって容易である。引用例４の３頁右上欄の「接着性」についての記載は，ＴＭＡ／ＭＤＩ単独重合体が金属箔に対して強固に接着するＰＡＩ樹脂であることを説明し，この金属箔は銅箔（実施例１）であるから，引用例４はＴＭＡ／ＭＤＩ単独重合体が銅線に対しても接着性がよいことを開示している。


(3)引用例２，３（甲７，８）は，ＴＭＡとＭＤＩ又はこれに対応するジアミン化合物とを反応させて得られるＰＡＩ以外のＰＡＩについても言及している。そして，引用例２には，ＰＡＩ塗料が電線用エナメルに使用されることが記載され（２５頁「４，応用分野」），引用例３には，ＰＡＩ電線が機械的特性に優れていることが記載されている（４頁右欄）。スロット入れ作業やコイル成型時の損傷は，絶縁電線の被膜の機械的強度に関係するが，スロットやコイルの設計，作業方法等にも関係するから，スロットやコイルの設計，作業方法等を実機と同じ条件としないで，損傷の有無から被膜特性の優劣を比較することは単に絶縁被膜の機械的特性を相対的に評価しているにすぎない。スロット入れやコイル成型の際に，できるだけ被膜に損傷が生ずることのないよう作業をするのは当然のことであるから，ホルマール線被膜やポリウレタン被膜がスロット入れ作業やコイル成型時の被膜の損傷について記載がないことは，スロット入れ作業やコイル成型時に被膜が損傷を受けていないことを意味するものと理解するのが通常である。引用例３（甲８）には，「実際にはスロット入れ作業およびコイル成型時の損傷の大部分は摩擦の影響以外に，工具などの衝撃による損傷が含まれている。このような場合の機械的強度は，一般に皮膜の引張り強さと弾性率が大きい程強くなる」（６頁「３－１　工作性と機械的強度」）と記載され，被膜の損傷に関係する特性としてエナメル線表面の摩耗係数だけではなく，絶縁被膜の引張り強さや弾性率も関係することを開示している。引用例４（甲９）におけるＴＯＤＩとＭＤＩを併用したＰＡＩのフィルムの伸び率は，引用例３の第１表（６頁）のホルマールの伸び率を考慮すると，絶縁電線に求められる伸び率として十分なものであり，破断強度は引用例１の図３に示されるようにＭＤＩ単独によるＰＡＩよりも上昇している。また，引用例４の２頁右下欄～３頁左上欄には，ＴＯＤＩと他のＤＩとのモル比が３０：７０～９０：１０の範囲では可とう性，伸び率，強度が十分なものであることが示されている。引用例１の図３におけるＴＯＤＩ８０モル％と３０モル％の破断伸びの値は，同図３のグラフから，およそ５％，１２％とそれぞれ読み取ることができる。そして，この値は，絶縁電線としてではなく，フィルム単独について測定された破断伸びであるから，引用例３の第１表（６頁）のホルマールの「伸び率」を考慮すると絶縁電線に求められる「伸び率」として十分な値であり，絶縁電線の絶縁被膜の状態で可とう性１ｄを十分満足する値である。被膜単独よりも絶縁電線の被膜の可とう性の値が大きくなるのは，絶縁電線では被膜が銅線と密着して絶縁被膜が均一に延伸されるためであるから，その影響は樹脂が変わっても変わることはなく，密着性が良好であれば，フィルムの特性から絶縁電線としたときの絶縁被膜の特性を予測することは可能である（ただし，絶縁電線の可とう性はその測定方法から１ｄ，２ｄ等の自己径の倍数刻みで表されるから，５０％より大きい伸びはすべて１ｄとなる。）。異なる性質を持つＤＩを混合して用いた場合に，剛直構造を持つＤＩの含有割合に応じて剛直性が逓増し（弾性率が向上），可とう性が逓減（伸び率が向上）することは，当該技術分野における技術常識である。引用例１の図３も引用例４の実施例も，屈曲構造をもつＤＩと剛直構造をもつＤＩの併用により剛直性が逓増し可とう性が逓減することを示している。フィルムであっても，絶縁電線の絶縁被膜であっても，ＰＡＩ自体が持つ性質が特性として現れるのであるから，引用例１の図３及び引用例４の実施例の結果から，ＴＭＡ／ＭＤＩから成るＰＡＩを絶縁被膜とする絶縁電線の弾性率を向上させるために，引用例１，４が開示するところに従って，ＭＤＩの一部をＴＯＤＩで置き換えて本件発明１，２の構成に至ることは，当業者が容易に想到し得ることである。引用例４には，ＴＭＡ／ＭＤＩ・ＴＯＤＩからのＰＡＩが密着性に優れていることが記載されているから，絶縁電線にしたときに優れた可とう性を示すであろうことは容易に予測し得たことである。３　取消事由３（本件発明１，２の顕著な作用効果の看過）について(1)引用例１（甲６）の図３（５２６頁）は，ＭＤＩをＴＯＤＩと併用したとき，ＴＯＤＩの比率が増えるにつれて，ほぼ規則的に破断伸度が逓減し，破断強度が逓増することを示している。絶縁電線の可とう性は，ｄ＝１のとき伸び率が５０％以上，ｄ＝２のとき５０％未満，３３％以上であり，ｄ＝１のときの伸び率の上限は自己径巻付け試験では現れないからフィルムでの破断伸度と絶縁電線の状態での伸び率が対応しないことにはならない。
(2)本件明細書（甲４－３）の表１（１３頁）は，絶縁被膜の密着性はＴＯＤＩの割合が多くなるにつれて低くなることを示している。また，損傷荷重も比較例１の７．５kgが実施例１では８．０kgと改善されてはいるが，７．５kgと８．０kgとの間に臨界的な意義があるわけではない。弾性率，損傷荷重は絶縁被膜の破断強度と，可とう性，密着性は破断伸度とそれぞれ相関性を有するから，上記表１は，ＴＯＤＩの割合が多くなると弾性率，損傷荷重が高くなり，可とう性，密着性（浮き量）は低下する傾向を示しているが，これは引用例１（甲６）の図３（５２６頁）に示されたＴＯＤＩ／ＭＤＩの破断伸度，破断強度の傾向と一致しており，引用例１の図３から予測できたことである。


４　取消事由４（本件発明３の容易想到性の判断の誤り）について(1)引用例５（甲１０）の参考例１４～２１，２８，２９には，酸成分としてＴＭＡとイソフタル酸を併用した絶縁塗料の例が示されており，実施例３，４，６，７，１０，１２，１３，１６～１９，２１，２４，２６～２８には，この絶縁塗料を用いた絶縁電線が開示されている。そして，引用例５には，イソフタル酸を使用した場合の効果は記載されていないが，イソフタル酸のような非対称の酸を原料の一部に用いて被膜の可とう性を改善する技術は周知であるから，引用例５においてイソフタル酸を使用した場合に可とう性が向上することは，当業者が容易に想到し得たことである。したがって，明文でイソフタル酸の添加の効果が記載されていなくとも，ＰＡＩの原料のＴＭＡの一部をイソフタル酸で置き換えることは，当業者が引用例５から容易に想到し得たものである。ちなみに，イソフタル酸を使用してＴＭＡの比率が低くなった分だけＴＭＡによる効果，すなわち弾性率や損傷荷重が低くなることも当然であり，本件明細書（甲４－３）の表４（１７頁）にはそのことが明確に示されている。引用例３（甲８）の「２－１－８　ポリエステル線」の項にも，「加工性をよくするために，イソフタル酸・・・を使用」（４頁左欄）と記載されており，本件発明３におけるイソフタル酸の効果を示唆している。(2)参考資料２（甲１４）の実施例３３（２４欄）は，実施例１（１５欄，１６欄）のＴＭＡ８０モル％をイソフタル酸で置き換えることにより，実施例１では伸度１１．５％であったものが，実施例３３では１５０％となったものである。実施例３３では，イソフタル酸で置き換えた分だけＴＭＡによるポリアミドイミドとしての性質が低くなっているのであるから，伸度がこれほど必要ではなく，かつ，ポリアミドイミドとしての性質を多く残そうとするとき，イソフタル酸の置換量を８０モル％より少なくして５～４０モル％の範囲とすることは，当業者が容易に採用し得ることである。また，参考資料２は，ジアミンを出発原料とするものであるが，ジアミンとジイソシアネートとの違いは，ジアミンが脱水重縮合反応によりＰＡＩ樹脂を形成するのに対して，ジイソシアネートは脱炭酸ガスを伴う水重縮合反応によりＰＡＩ樹脂を形成する点であり，生成されるＰＡＩ樹脂は同じ分子構造を有している。そして，参考資料２には，ジイソシアネート成分を用いたＰＡＩ樹脂の製造を否定するような記載はない。
５　取消事由５（本件発明４の容易想到性の判断の誤り）について(1)高分子の物性は，引用例１（甲６）の図３（５２６頁）からも明らかなように，主としてその分子骨格により特徴付けられ，高分子の分子骨格は反応させる単量体の組み合わせと配合量により決まるから，この意味でブレンド技術と共重合の技術は共通している。ポリイミドとポリアミドイミドは，分子骨格中で特有な構造を持つイミド環とアミド結合の存在に着目した命名であるから，ＭＣ技術においてポリイミドとポリアミドイミドに本質的な差異があるわけではない。したがって，本件発明４は，引用例１～４に参考資料１（甲１３）の周知技術を適用することにより，当業者が容易に想到し得たものであり，その奏する効果も，参考資料１に記載のＭＣ技術の複合則から容易に予測し得るとした審決の判断に誤りはない。(2)参考資料１（甲１３）には，本件発明４におけるＴＭＡ／ＴＯＤＩ単独重合体に相当するビフェニル骨格を持つポリイミドと本発明におけるＴＭＡ／ＭＤＩに相当するベンゾフェノン骨格を持つポリイミドの混合物からフィルムをキャスティングしたことが記載されており，イミドとアミドイミドの違いはあるが，本件発明４の目的は，剛直性のビフェニル骨格をもつＰＡＩ樹脂と屈曲性のジフェニルメタン骨格をもつＰＡＩ樹脂のブレンドであるから，参考資料１の高分子ブレンドと原理は一致している。参考資料１には，ポリマーブレンドを芳香族ポリアミドイミドを対象として行ったことも記載されている（３６０頁第２段落）から，ポリアミドイミドについては開示及び示唆がないとする原告の主張は失当である。また，参考資料１には，ビフェニル型ポリイミドの難溶性を，前駆体の易容性ＰＡＡ（ポリアミド酸）を用いて解決したこと（３７０頁第３段落），イミド環がビフェニル骨格についたポリイミドの前駆体の溶液は不透明であるが，長時間の混合により透明になること（３７５頁最終段落～３７６頁第１段落）が記載されているから，ＰＡＩ樹脂が不溶であることはブレンド技術の適用可能性を否定することにはならない。
６　取消事由６（本件発明５の容易想到性の判断の誤り）について引用例４（甲９）には，ＤＡＩを用いたポリアミドイミドが金属層との密着性に優れていることが記載され（３頁右上欄），いわゆるダブルコート層とされた絶縁電線は周知技術である。したがって，下地層を設けることは，引用例６，４（甲１１，９）に記載されているから，引用例１～４（甲６～９）と引用例６を組み合わせることにより，当業者が容易に想到し得た（審決謄本１６頁「本件請求項５の発明・・・について」）とした審決の判断に誤りはない。７　取消事由７（本件発明６の容易想到性の判断の誤り）について表面潤滑層を設ける技術は，引用例７（甲１２）にも示されるように本件特許の出願前からの周知技術である。そして，表面潤滑層は，絶縁被膜を摩耗や損傷から保護するものであって，絶縁層の性質によって何らかの効果を奏するようなものではなく，表面潤滑層を設けることは，引用例７（甲１２）に記載されているように公知のことにすぎないから，引用例１～４（甲６～９）に引用例７に記載された事項を組み合わせることにより，当業者が容易に想到し得た（審決謄本１６頁～１７頁「本件請求項６の発明・・・について」），とした審決の判断に誤りはない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（本件発明１，２と引用例１記載の発明との一致点の認定の誤り）について


(1)引用例１（甲６）には，「１　緒言」に「芳香族ポリアミドイミド樹脂（以下ＰＡＩと略）は，溶融成形性を有する最高級の耐熱性樹脂であり，その優れた電気特性，機械特性とあいまって，スーパーエンプラとして工業的に利用されている。また，ＰＡＩはＮ－メチル－２－ピロリドンなどの極性溶媒に溶解し，電気絶縁用ワニスとしても工業的に使用されている。このようにＰＡＩは加工性と耐熱性を併せ持ち，かつ重合も比較的容易なことから今後，いろいろの応用が期待される樹脂である。そこで本報告は種々の単量体を用いて種々のＰＡＩ樹脂を合成し，その物性を調べたものである」（５２３頁左欄）との記載があり，「２　実験」には，「等モル量の無水トリメリット酸（ＴＭＡ）とジイソシアナートをＮ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）中，１００～２００℃に加熱し，次式に従って合成した」（同頁同欄）と記載され，「用いた単量体」として，４，４’－ジフェニルメタンジイソシアナート（ＭＤＩ），トリジンジイソシアナート（ＴＯＤＩ）を挙げている。さらに，引用例１の図２には，ＴＯＤＩとＭＤＩを用いて合成した共重合ＰＡＩフィルムのヤング率とＴＯＤＩ成分量（ｍｏｌ％）の関係が，図３には，ＴＯＤＩとＭＤＩを用いて合成した共重合ＰＡＩフィルムの破断強度，破断伸度とＴＯＤＩ成分量（ｍｏｌ％）の関係が，それぞれ示されており，ＴＯＤＩ成分が５０～８０モル％の範囲内のＰＡＩフィルムが記載されている。以上の記載から，引用例１は，芳香族ＰＡＩが電気特性，機械特性に優れ，電気絶縁用ワニスとして工業的に使用されるものであるとの前提に立った上で，種々の単量体を用いて種々のＰＡＩを合成し物性を調べた結果を報告するものと認められるから，その「２　実験」に示された方法で合成され，フィルム物性が測定されたＰＡＩも，上記のような芳香族ＰＡＩが一般的に有する特性を有し，電気絶縁用ワニスに使用されるものとして記載されていると認めることができる。そうすると，引用例１には，「少なくともＤＩ成分と酸成分とを原料とするＰＡＩ系の絶縁塗料において，原料としてのＤＩ成分がＭＤＩとＴＯＤＩとを主体とするＤＩであって，ＴＯＤＩを５０～８０モル％の範囲内で含有する絶縁塗料」が記載されていると認められる。
(2)原告は，電気絶縁用ワニスやエナメルはＰＡＩの用途の一つにすぎず，引用例１（甲６）には，そこで合成した多種類のＰＡＩが種々のフィルム物性を有することが示されているだけであって，それらのＰＡＩが絶縁電線用エナメル又はワニスとして適した特性を有することまでは開示されていないと主張する。しかしながら，引用例１は，芳香族ＰＡＩが一般的に電気特性，機械特性に優れ，電気絶縁用ワニスとして工業的に使用されることを記載したものであるから，ＭＤＩとＴＯＤＩとを主体とするＤＩであって，ＴＯＤＩを５０～８０モル％の範囲内で含有するＰＡＩ樹脂も電気絶縁用ワニスとして使用可能な特性を有するとの前提で記載されているものと認められるところ，これが適した特性を有することの開示まで要するものではないから，原告の上記主張は採用することができない。(3)原告は，引用例１（甲６）が，ＰＡＩとして，絶縁電線用の電気絶縁用ワニスとして使用できない極性溶媒（ＮＭＰ）に不溶性であるとされる「ＴＭＡ／ＴＯＤＩ単独重合体」（表１）や，絶縁被膜としての可とう性の水準が劣悪で，導体への密着性（浮き量）も不充分な「ＴＭＡ／２，４－ＴＤＩ・ＴＯＤＩ共重合体」などを広く開示している点から見れば，引用例１に「得られた各ＰＡＩは，電気絶縁用ワニスとして用いられることが記載されている」ということはできないと主張する。しかしながら，ＤＩ成分としてＴＯＤＩのみを用いたＴＭＡ／ＴＯＤＩ単独重合体が特定の溶媒に不溶であることが記載されているからといって，ＤＩ成分としてＴＯＤＩとＭＤＩとを用いたＴＭＡ／ＴＯＤＩ・ＭＤＩが同じように溶媒に不溶で電気絶縁用ワニスとして使用できないことを意味するものではないし，また，審決は引用例１に絶縁電線用の電気絶縁用ワニスが記載されていると認定したものではないから，本件明細書（甲４－３）の表３（１６頁）及び実験成績証明書（甲１６）により電線用被膜としての可とう性の水準が劣悪で導体への密着性（浮き量）も不充分であると認められる「ＴＭＡ／２，４－ＴＤＩ・ＴＯＤＩ共重合体」が記載されていても，引用例１に「得られた各ＰＡＩは，電気絶縁用ワニスとして用いられることが記載されている」（審決謄本１２頁［７］当審の判断第２段落）との審決の認定が誤りであるということはできない。
(4)以上によれば，本件発明１，２と引用例１記載の発明との一致点を，「少なくともＤＩ成分と酸成分とを原料とするＰＡＩ系の絶縁塗料において，原料としてのＤＩ成分がＭＤＩとＴＯＤＩ｛式（Ｉ）で表される芳香族ＤＩ｝とを主体とするＤＩであって，ＴＯＤＩを５０～８０モル％の範囲内で含有する絶縁塗料」である点とした審決の認定を誤りということはできず，原告の取消事由１の主張は理由がない。


２　取消事由２（本件発明１，２の容易想到性の判断の誤り）について(1)引用例２（甲７）には，アミドイミドポリマーの応用分野として，マグネットワイヤへの応用が記載され（２５頁「４，応用分野」），引用例３（甲８）には，電線としてのポリアミドイミド線が記載されている（４頁右欄）から，ＰＡＩを電線被覆に用いることは，本件特許の出願当時，よく知られていたことが認められる。また，引用例３には，「エナメル線の工作性と機械的強度を，ここで特に取り上げた理由はマグネットワイヤーを取扱う者にとって非常に重要であるにもかかわらず未だ十分な評価方法がないことである。例えば電動機のスロット入れ作業の場合は挿入用工具による皮膜の損傷，自動巻線機では案内装置などで多かれ少なかれ皮膜は削りとられるか，銅線が伸張されるはずである。・・・実際にはスロット入れ作業およびコイル成型時の損傷の大部分は摩擦の影響以外に，工具などの衝撃による損傷が含まれている。このような場合の機械的強度は，一般に皮膜の引張り強さと弾性率が大きい程強くなる。すなわち応力－ひずみ曲線で囲まれる面積に左右されるわけである。第１表は筆者が測定したホルマール線皮膜およびポリウレタン線皮膜の引張り強さ，弾性率を示したもので，これらの差が工作性に大きく影響することも見逃すことができない。以上のような諸要因を含めてエナメル線に要求される機械的特性はつぎの三つに分類できる。①皮膜の耐摩耗性が優れていること。②皮膜と導体との密着性が優れていること。③可撓性（しなやかさ）が優れていること。これらの評価にはJISC3003の摩耗試験，密着試験，可撓試験が代表的である。これら試験機で測定した一例を示せば，第２表，第３表の通りである。特に耐摩耗性に関してはエナメル線の表面の摩耗係数が大きな要素をもっているので，これに対する改善が行われている」（６頁「３－１工作性と機械的強度」）と記載され，その「第１表　エナメル線皮膜の弾性率」（同頁）には，ホルマールに
ついて，引っ張り強さ７．８３kg/mm
2，伸び７．８１%，ヤング率２．６３×１０9
dyne/cm
2，ポリウレタンについて，引っ張り強さ５．４６kg/mm
2，伸び７．２１%，
ヤング率１．５０×１０
9dyne/cm
2と記載され，「第１０表　ＰＶＦ，ＰＥＷ，ＵＥ
Ｗ　ＪＩＳ規格値（特性）一覧表」（６１頁）には，ＰＶＦ，ＵＥＷの可とう性として「１ｄ．１０回巻付」との記載がある。以上の記載によれば，エナメル線には機械的特性として，①皮膜の耐摩耗性が優れていること，②皮膜と導体との密着性が優れていること，③可とう性（しなやかさ）が優れていることが要求されることが認められ，スロット入れ作業及びコイル成型時の損傷に対する機械的強度は，一般に皮膜の引っ張り強さと弾性率が大きいほど強くなることも認められる。そして，少なくとも皮膜の伸びが可とう性に関係することは原告も争わないところである。一方，引用例１（甲６）の図２には，ＴＯＤＩ系共重合ＰＡＩフィルム（未延伸）のヤング率とＴＯＤＩ成分量(mol%)の関係が示されており，ＴＯＤＩ５０％，７０％をＭＤＩと共重合させたＰＡＩフィルムのヤング率は，それぞれ，約３２０
kg/mm
2，約４６０kg/mm
2であることが記載され，「ＴＯＤＩのmol%が高くなると得られるＰＡＩフィルムのヤング率が高くなる傾向を示している」（５２５頁右欄）と記載されている。また，同図３（５２６頁）には，ＴＯＤＩ系共重合ＰＡＩフィルム（未延伸）の破断強度，破断伸度とＴＯＤＩ成分量(mol%)の関係が示されており，ＴＯＤＩ５０％，８０％をＭＤＩと共重合させたＰＡＩフィルムの破断強度
は，それぞれ，約１３．２kg/mm
2，約１４．８kg/mm
2，破断伸度は，それぞれ，８


％，５％であることが記載され，「破断強度はＴＯＤＩのmol%の増加とともに増大するが，逆に破断伸度は減少する傾向がある」（５２６頁左欄）と記載されている。また，引用例４（甲９）の表１（５頁左上欄）には，ＤＩ成分がＴＯＤＩ：ＭＤＩ比が４：６～９：１の範囲にあるＰＡＩは，銅箔との接着力が良好であることが記載されている。そうすると，引用例１に記載されたＴＯＤＩを５０～８０％含有するＰＡＩフィルムは，引っ張り強さ（破断強度），ヤング率（弾性率），伸び（破断伸度）において，引用例３に記載された，電線被覆樹脂として公知のホルマールやポリウレタンと同等ないしより優れていることが認められ，また，銅との接着性にも優れているのであるから，引用例３記載の電線被覆に一般的に要求される特性，すなわち，①皮膜の耐摩耗性が優れていること，②皮膜と導体との密着性が優れていること，③可とう性（しなやかさ）が優れていることを満足しているものと認められ，このＰＡＩを，一般にＰＡＩの用途として知られている電線の被覆に採用することは，当業者が容易に想到するというべきである。したがって，「甲１（注，引用例１）及び甲４（引用例４）においてそれ自体公知の共重合ＰＡＩ塗料を，甲２（注，引用例２）及び甲３（注，引用例３）に記載されたＰＡＩ塗料の代表的な用途として記載されている電線被覆材として用いること，即ち，導体上に塗布，焼き付けて絶縁電線とすることは，甲１～甲４に記載された技術的事項を寄せ集めて総合的に判断すれば，これらに基づいて，当業者が容易に想到しえた」（審決書１４頁第２段落）とした審決の判断に誤りはない。(2)原告は，引用例１（甲６）は，ＤＩ成分としてＭＤＩをＴＯＤＩと併用すると，ＭＤＩ単独使用の公知のＰＡＩに比べて，破断伸度（伸び率）が約１／４以下にまで急激に低下することを示しており，このようなポリアミドイミドを用いて絶縁被膜を形成すると，その可とう性が著しく低下することを示唆しているから，被覆電線の分野で使用することを否定していると主張する。しかしながら，５０～８０％のＴＯＤＩを含有するＰＡＩの伸び率は，５～８％であり，引用例３（甲８）に電線被覆樹脂として記載されたホルマールやポリウレタンのそれと同程度の数値を包含しているから，５０～８０％のＴＯＤＩを含有するＰＡＩの伸び率の低下が被覆電線への適用を阻害するとは認められない。(3)原告は，引用例４（甲９）は，フィルムとしての特性を示しているにすぎず，引用例１（甲６）の開示内容を実質的に超えるものではないから，絶縁皮膜とした場合の特性を開示するものではないと主張する。しかしながら，引用例４の表１（５頁）に，ＴＯＤＩ：ＭＤＩ比が４：６～９：１のＰＡＩフィルムは，銅箔との密着性が良好であることが記載されていることは上記のとおりであり，そうであれば，同じＰＡＩフィルムは銅線に対しても良好な密着性を有すると理解するのが通常であって，箔の形態では良好な密着性を呈するにもかかわらず，線の形態では密着性が不良となることが合理的に予想されるとの証拠はないから，ＰＡＩフィルムの特性についての記載は，絶縁皮膜としての適用可能性を示唆するものといえる。
３　取消事由３（本件発明１，２の顕著な作用効果の看過）について(1)引用例３（甲８）の上記２(1)の記載によれば，スロット入れ作業及びコイル成型時の損傷に対する機械的強度は，一般に皮膜の引っ張り強さと弾性率が大きいほど強くなることが認められる。そして，引用例１（甲６）の図２（５２５頁）及び図３（５２６頁）によれば，５０～８０％のＴＯＤＩを含有するＰＡＩの引っ張り強さと弾性率は，ホルマールやポリウレタンよりも大きいことも上記２(1)のとおりであるから，引用例１記載のＰＡＩを電線被覆に用いれば，スロット入れ作業及びコイル成型時の皮膜の損傷に対する改善された機械強度を有することは，当業者が容易に予想し得ることである。また，引用例４（甲９）には，「式（１）で表わされる芳香族ジイソシアネートが３０％以下になると，フレキシブル配線基板が，ポリアミドイミド樹脂層を内側にしてカールが生じてしまい，逆に９０％以上になると，ポリアミドイミド樹脂の可とう性が減少し，ポリアミドイミド樹脂層の伸び，強度が十分でなくなるためである」（２頁右下欄～３頁左上欄）と記載され，ＴＯＤＩが３０～９０％であるＰＡＩは，十分な可とう性及び伸びを有することが認められる。そして，ＰＡＩのＤＩ成分としてＴＯＤＩ：ＭＤＩ＝４：６～９：１のＰＡＩフィルムは，銅箔との密着性が良好であることは上記２(1)のとおりであるところ，絶縁電線は，樹脂被膜（絶縁被膜）と導体（銅線など）との複合体であり，その可とう性が，樹脂被膜全体の伸びだけではなく，樹脂被膜と導体との間の密着力等にも関係することは，原告の自認するところである。そうすると，ＴＯＤＩが５０～８０％であるＰＡＩは，可とう性，伸び，導体との接着性に優れていることが認められることは上記のとおりであるから，引用例１（甲６）に記載されたＰＡＩで被覆した電線が優れた可とう性を有することは，当業者が容易に予測することである。したがって，本件発明の「改善された損傷発生と良好な可撓性とを有する」との効果は，当業者が予想し得ない顕著な作用効果であるということはできない。


(2)原告は，実験成績証明書（甲１６）に基づき，伸びが同じであっても，可とう性には違いが生ずるから，本件発明の効果は当業者が予測し得ないものであると主張する。実験成績証明書には，ＴＯＤＩ／２，４－ＴＤＩのモル比が４０／６０～６０／４０であるＰＡＩを絶縁電線とした場合に，可とう性が５ｄとなることが記載されている。そして，引用例１（甲６）の図３（５２６頁）によれば，ＴＯＤＩ／２，４－ＴＤＩのモル比が４０／６０～６０／４０であるＰＡＩの破断伸度は，７％程度であることが認められ，ＴＯＤＩ／ＭＤＩのモル比が５０／５０～８０／２０のＰＡＩの破断伸度５～８％と同程度であることが記載されている。そうすると，実験成績証明書は，伸びの絶対値が同じであっても，可とう性には違いが生ずることを示しているということができる。この点に関して審決は，「２，４－ＴＤＩを原料とするＰＡＩはもともと破断伸度が大きいものではないから，Ｆｉｇ．３に示されているようにＴＯＤＩ／２，４－ＴＤＩの組み合わせを５０／５０モル％，４０／６０モル％と変化させても，破断伸度は増大せず，可撓性も改善されないものと認められる。これに対して，ＭＤＩを原料とするＰＡＩは破断伸度が大きいものであるから，ＴＯＤＩにＭＤＩを組み合わせてＰＡＩとすれば，ＴＯＤＩにより破断強度（機械的強度）が保持され，ＭＤＩにより破断伸度は増大し，可撓性も改善されると予測するのが当業者にとって自然なことである」（審決謄本１４頁第４段落）とし，他方，「エナメル線被膜として用いた場合に１ｄ．１０回巻付の可撓性を持つているホルマール被膜やポリウレタン被膜における『引張り強さ
（＝破断強度）』が各々７．８３kg/mm
2，５．４６kg/mm
2程度，『伸び』が各々７．
８１％，７．２１％程度，『ヤング率』が各々２．６３×１０
９dyne/cm
2，１．５０
×１０９dyne/cm
2程度であるところからみて，この程度の破断強度，伸び，ヤング率を具備しておれば，エナメル線被膜として用いた場合にスロット入れ作業やコイル成型時の損傷等による皮膜の損傷がなく，かつ，１ｄ．１０回巻付の可撓性を持つているエナメル線になしうることが理解できる。ところで，甲１（注，引用例１〔甲６〕）や甲４（注，引用例４〔甲９〕）に記載された本件発明と同一の組成範囲に入るＰＡＩの伸び（＝破断伸度）は，５～１２％（＝甲１），１２．１～１４．８％（＝甲４）程度であるから，甲３（注，引用例３〔甲８〕）にエナメル線被膜として記載されているホルマール被膜やポリウレタン被膜における『伸び』と同程度若しくはそれより優れているものであるし，また，破断強度及びヤング率（＝弾性率）についても，本件発明と同一の組成範囲に入るＰＡＩの破断強度及びヤング率は，甲１の上記（１－３），（１－４）の記載内容から明らかなように，エナメル電線に使用することが甲２（注，引用例２〔甲７〕）に記載されているＰＡＩ（＝ＴＭＡとＭＤＩから合成されたＰＡＩ）の破断強度及びヤング率より優れたものとなっているところから，甲１や甲４に記載された本件発明と同一の組成範囲に入るＰＡＩの機械的特性である伸び（＝破断伸度），破断強度及びヤング率（＝弾性率）は，エナメル電線に使用した場合には，甲２に記載されているＴＭＡとＭＤＩから合成されたＰＡＩからなるエナメル電線ならびに甲３に記載されているホルマール被膜やポリウレタン被膜からなるエナメル電線と比べると，より優れた機械的特性を有していることが解る。しかも，甲４の上記（４－２），（４－４）の記載内容から明らかなように，伸びと可撓性は関係があり・・・エナメル電線に使用するに際して必要な可撓性，即ち１ｄ．１０回巻付の可撓性は充分に保有しているものと認められる」（審決謄本１３頁第３段落～１４頁第１段落）とし，前者の説示においては，ＴＯＤＩの配合比による破断伸度の変化から可とう性の効果を論じ，後者の説示においては，破断伸度等の特性の絶対値を根拠に効果の予測性を論じており，説示にやや一貫性を欠くところがあるといわざるを得ない。しかしながら，絶縁電線は，樹脂被膜（絶縁被膜）と導体（銅線など）との複合体であり，その可とう性が，樹脂被膜全体の伸びだけではなく，樹脂被膜と導体との間の密着力等にも関係すること，また，引用例４（甲９）に，ＴＯＤＩが３０～９０％のＴＭＡ／ＴＯＤＩ・ＭＤＩは，可とう性，伸び，導体との密着性に優れることが記載されており，この樹脂を被覆した電線が可とう性に優れることは当業者が容易に予測できることは上記のとおりであるから，「甲１においてはＰＡＩにおけるＤＩ成分のうちＴＯＤＩの配合割合は，５０～８０モル％であって，９０モル％以下となっているところから，ＰＡＩの可撓性も減少していない好ましい範囲内にあると認められるので，エナメル電線に使用するに際して必要な可撓性，即ち１ｄ．１０回巻付の可撓性は十分に保有しているものと認められる」（審決謄本１４頁第１段落）とし，本件発明１，２の可とう性に関する効果が予測可能なものであるとした審決の判断（同１５頁第１段落）に誤りはない。


(3)以上のとおり，原告主張の取消事由３は理由がない。４　取消事由４（本件発明３の容易想到性の判断の誤り）について(1)審決は，本件発明３について，「甲３（注，引用例３〔甲８〕）・・・甲４（注，引用例４〔甲９〕）・・・に記載されているように『引張り強度』や『伸び』が，絶縁電線の『機械的強度』や『可撓性』と密接に関連があることは明らかであるところから，結局，２官能性の出発原料として，分子構造中に官能基が非対称に結合したもの，即ち折れ曲がり構造を有する酸を使用した場合に，伸びと関連した可撓性が増大することは，当業者にとって明らかなことと認められる。したがって，甲１（注，引用例１〔甲６〕）及び甲４に記載されているＤＩ成分（ＴＯＤＩ／ＭＤＩ＝８０／２０～３０／７０，ＴＯＤＩ：ＭＤＩ及びＴＯＤＩ：ＥＤＩが，共に７：３，４：６である場合）とＴＭＡとの共重合で得られたそれ自体公知のＰＡＩ塗料における，出発原料であるＴＭＡの一部を分子構造中に官能基が非対称に結合した，即ち分子中に折れ曲がり構造を有する酸であるイソフタル酸で５～４０モル％置換することは，甲８（注，引用例５〔甲１０〕）に記載の事項および参２（注，参考資料２〔甲１４〕）に記載の周知事項に基づいて当業者が容易に想到しえた」（審決謄本１５頁「本件請求項３の発明・・・について」）と判断し，被告は，引用例５（甲１０）には，酸成分としてＴＭＡとイソフタル酸を併用した絶縁塗料の例が示され，イソフタル酸のような非対称の酸を原料の一部に用いて被膜の可とう性を改善する技術は周知であるから，引用例５においてイソフタル酸を使用した場合に可とう性が向上することは，当業者が容易に想到し得たことであり，明文でイソフタル酸の添加の効果が記載されていなくとも，当業者はＰＡＩの原料のＴＭＡの一部をイソフタル酸で置き換えることは，引用例５から容易に想到し得たと主張するので，検討する。
(2)本件発明３は，上記第２の２の【請求項３】記載のとおり，「一般式（Ⅰ）で表される芳香族ジイソシアネートの含有割合が６０～８０モル％」，「酸成分が，分子中に折れ曲がり構造を有する酸を，５～４０モル％の範囲内で含有する」として特定されるものであり，これにより本件明細書（甲４－３）の表４（１７頁）の実施例１０に示されるように，可とう性が改善され，密着性（浮き量）や損傷荷重も高水準を維持するものである。他方，引用例５（甲１０）の参考例１４～２１，２８，２９には，酸成分としてＴＭＡとＩＰＡを併用した絶縁塗料の例が挙げられ，参考例１４（１５頁）には，イソフタル酸０．５モルとＴＭＡ０．５モルとＭＤＩ１．０モルとを反応させて重合体を得ることが記載されているが，本件発明３の「一般式（Ⅰ）で表される芳香族ジイソシアネート」のように，特定のＤＩ成分との組合せにおいて，イソフタル酸を配合することについて記載するものではなく，また，イソフタル酸を採用することにより可とう性が改善され，密着性（浮き量）や損傷荷重も高水準を維持するという効果についても，何ら記載はない。
(3)また，参考資料２（甲１４）には，ＴＭＡ０．１モルとＤＡＭ（４・４’－ジアミノフェニルメタン）０．１モルとからなるフィルムの伸度が１４．１％である（実施例２）のに対し，イソフタル酸０．０８モルとＴＭＡ０．０２モルとＤＡＭ０．１モルとから成るフィルムの伸度は１５０％である（実施例３３）こと，ＴＭＡ０．１モルとｍ－ＰＤＡ（ｍ－フェニレンジアミン）０．０５モルとから成るフィルムの伸度が１２．５％である（実施例３）であるのに対し，イソフタル酸０．０６モルとＴＭＡ０．０４モルとｍ－ＰＤＡ０．１モルとからなるフィルムの伸度が２３．８％である（実施例３４）ことが記載されており，これによれば，イソフタル酸を配合することにより伸びが向上することが認められるが，参考資料２は，本件発明３で使用される，特定のＤＩ成分との組合せにおいて，酸成分中にイソフタル酸を特定割合で配合して得られるＰＡＩを，示唆するものではない。被告は，参考資料２（甲１４）の実施例３３（２４欄）は，実施例１（１５欄，１６欄）のＴＭＡ８０モル％をイソフタル酸で置き換えることにより，実施例１では伸度１１．５％であったものが，実施例３３では１５０％となったものであり，実施例３３では，イソフタル酸で置き換えた分だけＴＭＡによるポリアミドイミドとしての性質が低くなっているのであるから，伸度がこれほど必要ではなく，かつ，ポリアミドイミドとしての性質を多く残そうとするとき，イソフタル酸の置換量を８０モル％より少なくして５～４０モル％の範囲とすることは，当業者が容易に採用し得ることであると主張するが，実験成績証明書（甲１６）に記載されているように，伸びの値が同じであっても，電線被覆として用いた際に，同様の可とう性を有するものとはならないことが認められるから，単に伸びが向上するという理由で，イソフタル酸を適当な割合で配合したからといって，可とう性に優れ，密着性（浮き量）や損傷荷重も高水準を維持する電線被覆が得られるとは限らない。また，引用例３（甲８）には，加工性を良くするために，イソフタル酸を使用することが記載されているが，本件発明３で使用される特定のＤＩ成分との組合せにおいて酸成分中にイソフタル酸を特定の割合で配合することにより，上記の効果が得られることについて開示するものではない。そして，他に効果の予測が容易であったと認めるに足りる証拠もない。


(4)以上によれば，「甲１（注，引用例１〔甲６〕）及び甲４（注，引用例４〔甲９〕）に記載されているＤＩ成分（ＴＯＤＩ／ＭＤＩ＝８０／２０～３０／７０，ＴＯＤＩ：ＭＤＩ及びＴＯＤＩ：ＥＤＩが，共に７：３，４：６である場合）とＴＭＡとの共重合で得られたそれ自体公知のＰＡＩ塗料における，出発原料であるＴＭＡの一部を分子構造中に官能基が非対称に結合した，即ち分子中に折れ曲がり構造を有する酸であるイソフタル酸で５～４０モル％置換することは，甲８（注，引用例５〔甲１０〕）に記載の事項および参２（注，参考資料２〔甲１４〕）に記載の周知事項に基づいて当業者が容易に想到しえた」（審決謄本１５頁「本件請求項３の発明・・・について」）ということはできないから，これを前提とし，本件発明３は，引用例１～５に記載された発明及び参考資料２に記載された周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたとした審決の判断は，誤りといわざるを得ない。
したがって，原告の取消事由４は，理由がある。
５　取消事由５（本件発明４の容易想到性の判断の誤り）について(1)本件発明４は，上記第２の２の【請求項４】記載のとおり，本件発明１の「ポリアミドイミド系塗料」が，「一般式（Ｉ）で表される芳香族ジイソシアネートと酸成分とを原料として製造されたポリアミドイミド系塗料」と「ジフェニルメタン－４，４’－ジイソシアネート，ジフェニルメタン－３，３’－ジイソシアネート，ジフェニルメタン－３，４’－ジイソシアネート，ジフェニルエーテル－４，４’－ジイソシアネートから選ばれた１種または複数種のジイソシアネートと酸成分とを原料として製造されたポリアミドイミド系塗料」との混合物として特定される「絶縁電線」であり，本件明細書（甲４－３）の表３（１６頁）によれば，ＴＯＤＩとＴＭＡとから成る単独重合体（比較例３）とＭＤＩとＴＭＡとから成る単独重合体（比較例２）との混合物を採用した場合，損傷荷重が８．０kg（実施例７），８．５kg（実施例８），可とう性ｄ＝１という効果を奏するものである。(2)ところで，参考資料１（甲１３）には，「主鎖に剛直な化学構造をもつ高分子を屈曲性高分子のマトリックス中に分子状に分散させて力学的性質の向上を目指す分子複合材料（MolecularComposite，MC）は，マクロな繊維強化複合材料の概念を分子レベルに拡張して新しい高性能素材を生み出す可能性のある高分子複合系として知られている」（３５３頁第１段落），「分子複合材料の基本形は屈曲性高分子中に剛直な高分子を分子状に分散させた高分子ブレンドである。ブレンド中の構成分子は，それぞれアイデンティティーを有し，力学的役割を分担しつつ強度，弾性率の発現に寄与する」（３５３頁第４段落）と記載されているが，他方，「これまで述べたように，ＰＰＴＡやＰＢＴなど多くの剛直な芳香族高分子は，本質的に難溶で凝集しやすく，マトリックス中に分子状分散を達成することは容易ではない」（３８１頁第３段落），「このように分子複合化の強化分子に関する難溶と凝集性という本質的難題は，ブロック共重合化やグラフト化，あるいはＰＩの易溶な前駆体ＰＡＡを利用した混合，共重合化などにより強化分子の特性を保ちつつ解決することが必要とされ，最終成形物の化学構造と高次構造を明確に描いたうえでＭＣの構成分子を巧みに分子設計することこそ将来に道を開くものと思われる」（３８２頁最終段落）とも記載されており，これらの記載によれば，剛直な芳香族高分子は難溶で凝集しやすいため，ＭＣ化することが難しく，強化分子の特性を保ちつつ解決することが必要とされることが認められる。また，参考資料１には，「直線性のよいＰＩ（ＢＰＤＡ／ＰＤＡ）と屈曲性のＰＩ（ＢＰＤＡ／ＯＤＡ）は熱イミド化を通じ前者は自己伸長・配向し，後者は配向緩和する。分子複合化フィルムは図１３・１９のようにそれぞれが役割分担して高強度化を発現するために，これら２成分が直列につながった同組成の共重合体とは強度特性が異なると考えられる」（３７３頁第２段落）とも記載されており，単独重合体のブレンド物と共重合体とでは強度特性に違いが生じる場合があることも認められる。そして，ＴＯＤＩ／ＭＤＩを所定の比率で含有している，ＴＯＤＩと酸成分とからなるポリアミドイミド系塗料とＤＭＩと酸成分とから成るポリアミドイミド系塗料との混合物自体が公知であったと認めるに足りる証拠もない。そうすると，参考資料１（甲１３）にＭＣ技術が記載されているからといって，引用例１に記載された共重合体にＭＣ技術を適用して，ＴＯＤＩと酸成分とから成るポリアミドイミド系塗料とＤＭＩと酸成分とから成るポリアミドイミド系塗料との混合物とする本件発明４の構成に至ることが容易であるとはいうことはできず，また，当該混合物を使用した場合の効果も当業者が予測できたものということもできない。
(3)以上によれば，本件発明４は，引用例１～４に記載された発明及び参考資料１に記載された周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたとした審決の判断は，誤りといわざるを得ない。
したがって，原告の取消事由５は，理由がある。


６　取消事由６（本件発明５の容易想到性の判断の誤り）について(1)原告は，引用例１～４（甲６～９）には，本件発明５の絶縁電線の開示はなく，引用例６（甲１１）には，本件発明１に規定する特定のポリアミドイミド系塗料を上層とすることについて具体的な開示はなく，また，本件発明５は，下地層を形成することにより，高度の可とう性と損傷荷重を維持しながら，密着性（浮き量）が顕著に改善されるが，このような作用効果は，引用例１～４及び引用例６からは予測することができないから，本件発明５について，引用例１～４と引用例６を組み合わせることにより，当業者が容易に想到し得たものであり，その奏する効果も引用例６，４に記載された効果の域を出ない（審決謄本１６頁「本件請求項５の発明・・・について」）とした審決の判断は誤りであると主張する。(2)しかしながら，引用例６（甲１１）には，「ポリアミドイミド系絶縁塗料を導体に焼付けた絶縁層を下層とし，この上に熱硬化性ポリエステルイミド系絶縁塗料を焼付けた絶縁層を上層とする構造の絶縁電線」（４１欄「特許請求の範囲」），「ポリアミドイミド系絶縁塗料を導体に焼付けた絶縁層を下層とし，熱硬化性ポリエステルイミド系絶縁塗料を焼付けた絶縁層を上層とする構造の場合は，上記の如き耐熱衝撃性，耐熱軟化性，耐湿性，耐冷媒性等のポリエステルイミド系絶縁塗料の有するすぐれた特性をそこなうことなく，あるいはより向上せしめ，導体との密着性が著るしく改良せられ，高速の自動巻線機の使用条件にも充分に耐えることができるすぐれた絶縁電線を提供するものである」（２欄）と記載され，実施例１（３６欄）には，参考例３（３５欄）に記載された，ＴＭＡ１．０モル，ＭＤＩ１．０モルを反応させて得られたポリアミドイミド絶縁塗料を下層として用いた例が記載され，第３表（２０頁）には，下層を施さない比較例１に比べて膜浮きが良好であることが記載されている。また，引用例４（甲９）には，「ポリアミドイミド塗料を金属箔上に直接あるいは接着層を介して，塗布流延し加熱処理を行いポリアミドイミド樹脂層を形成する」（３頁左上欄），「前記接着層としては，金属箔と強固に接着するものが好ましく，構造式が式（２）で表されるポリアミドイミド樹脂層が最も好ましい」（３頁右上欄）と記載されている。そして，上記の式（２）で表されるポリアミドイミド樹脂は，ジフェニルメタン－４，４’－ジイソシアネートとトリメリット酸無水物とを含むポリアミドイミド系塗料に相当する。そうすると，引用例１（甲６）記載のＰＡＩを電線に被覆する際にも，導体との密着性を向上するために引用例６に記載されているように下地層を設けること，そして，その際，下地層として引用例４（甲９）に金属箔とポリアミドイミドを強固に接着するものとして記載されたのと同じ樹脂を用いることは，当業者が容易に想到することと認められ，また，本件明細書（甲４－３）の表１（１３頁）によれば，ジフェニルメタン－４，４’－ジイソシアネートとトリメリット酸無水物とを含むポリアミドイミド系塗料から成る下地層を設けた実施例５の浮き量は１．５であり，下地層を有しない実施例３の浮き量２．５に比べいくらか改善されているが，この密着性改善効果は，上記引用例４，６の記載から当業者が予測し得ないものということはできない。
(3)したがって，本件発明５について，引用例１～４と引用例６を組み合わせることにより，当業者が容易に想到し得たものであり，その奏する効果も引用例６，４に記載された効果の域を出ない（審決謄本１６頁「本件請求項５の発明・・・について」）とした審決の判断を誤りということはできず，原告の取消事由６の主張は理由がない。
７　取消事由７（本件発明６の容易想到性の判断の誤り）について(1)原告は，引用例１～４（甲６～９）には，本件発明１，２の絶縁電線の開示はなく，引用例７（甲１２）には，本件発明１に規定する特定のポリアミドイミド系塗料から成る被覆層について具体的な開示はなく，また，本件発明６は，表面潤滑剤を施すことにより，高度の可とう性（ｄ＝１mm）を維持しつつ，密着性が改善され，損傷荷重については９．５kgと顕著に改善された絶縁電線を得ることができるから，本件発明６について，引用例１～４に引用例７に記載された事項を組み合わせることにより，当業者が容易に想到し得たと認められ，その奏する効果も予想し得る程度のものにすぎない（審決謄本１６頁～１７頁「本件請求項６の発明・・・について」）とした審決の判断は，誤りであると主張する。(2)しかしながら，引用例７（甲１２）には，「本発明は・・・電気絶縁層の表面に外部潤滑剤被覆を有し，これにより電気絶縁層に損傷が及ぼされることなくそのワイヤの挿入困難寸法範囲にてコイル溝内に容易に動力挿入し得るマグネットワイヤを提供することを目的としている」（２頁右下欄）と記載されており，潤滑剤層を設けること及びそれにより損傷が防止されるとの技術事項が開示されている。そうすると，引用例１（甲６）記載のＰＡＩを電線に被覆する際に，損傷を防止するため，上記引用例７に記載されているように潤滑層を設けることは，当業者が容易に想到することというべきである。そして，本件明細書（甲４－３）の表５（１８頁）によれば，表面潤滑層を設けた実施例１２，１３は，可とう性，弾性率及び浮き量については表面潤滑層を有しない実施例２と同水準であるが，その損傷荷重は９．５であり，表面潤滑層を有しない実施例２の損傷荷重８．５に比べいくらか改善されていると認められるものの，この損傷荷重の改善効果は，引用例７の上記記載から当業者が予測し得ないものということはできない。(3)したがって，本件発明６について，引用例１～４（甲６～９）に引用例７（甲１２）に記載された事項を組み合わせることにより，当業者が容易に想到し得たと認められ，その奏する効果も予想し得る程度のものにすぎない（審決謄本１６頁～１７頁「本件請求項６の発明・・・について」）とした審決の判断を誤りということはできず，原告の取消事由７の主張は理由がない。８　以上のとおり，原告主張の取消事由１～３，６，７はいずれも理由がないが，取消事由４，５はいずれも理由があるから，審決中，特許第２９３６８９５号の請求項３，４に係る発明についての特許を無効とするとの部分を取り消し，原告のその余の請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第１３民事部
裁判長裁判官    　篠　　原　　勝　　美
裁判官    　岡　　本　　　　　岳


平成１７年(ネ)第１０００４号　特許権侵害差止等請求控訴事件(旧事件番号・東京高裁平成１５年(ネ)第２５５８号，原審・東京地裁平成１４年
(ワ)第９５０３号)
口頭弁論終結日　平成１７年１０月２０日
判決
控訴人　　　日本バイオ・ラッド
ラボラトリーズ株式会社
代表者代表取締役
訴訟代理人弁護士　　　鈴木　修
同　　　　深井俊至
訴訟復代理人弁護士　　　下田憲雅
同　　　　遠藤崇史
補佐人弁理士　　　伊藤　茂
同　　　　江　尻　ひろ子
同　　　　深澤憲広
ピーイーコーポレイション（エヌワイ）訴訟承継人（吸収合併）
被控訴人　　　アプレラコーポレイション
代表者
訴訟代理人弁護士　　　木﨑　孝
同　　　　森岡　誠
補佐人弁理士　　　山本秀策
同　　　　森下夏樹
主文
１　原判決中，控訴人の敗訴部分を取り消す。
２　前項の取消しに係る被控訴人の請求を棄却する。
３　訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。４　この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１　控訴の趣旨
主文同旨
第２　事案の概要
１　本件は，発明の名称を「核酸増幅反応モニター装置」とする特許権（特許第３１３６１２９号。以下「本件特許権」又は「本件特許」という。）を承継取得したピーイーコーポレイション（エヌワイ）（１審原告。以下「ピーイー社」という。）が，控訴人（１審被告）による原判決別紙物件目録記載の装置（核酸増幅を解析するための装置。以下「被告製品」と総称する。）の輸入・販売が本件特許権の侵害に当たると主張して，控訴人に対し，被告製品の輸入・販売の差止め及び廃棄を求めた訴訟である。
２　平成１５年４月１４日になされた原判決は，ピーイー社の本訴請求中，輸入・販売の差止請求は被告製品の全部につき，廃棄請求は被告製品のうち解析コンピュータ及びカラープリンターを除く部分につき，それぞれその請求を認容し，その余を棄却したので，控訴人が敗訴部分の取消しを求めて本件控訴を提起した。３　その後当審において，アプレラコーポレーションがピーイー社を吸収合併して本件を訴訟承継し，被控訴人となった。
４　なお，控訴人のいわゆる親会社であるバイオ－ラッド・ラボラトリーズ・インコーポレーテッド（以下「バイオ－ラッド社」という。）は，本件特許に関して特許庁に対し，①平成１４年９月２０日（第１次請求）及び②平成１５年１０月３０日（第２次請求）に，それぞれ特許無効審判請求をしたところ，特許庁は，①平成１５年１２月２５日に第１次請求につき請求不成立の審決（第１次審決）をし，②平成１７年３月２５日に第２次請求に基づき本件特許権を無効とする審決（第２次審決）をした。
そこで，上記①の第１次審決に対してはバイオ－ラッド社が（当庁平成１７年（行ケ）第１００６５号，旧表示・東京高裁平成１６年（行ケ）第１９０号），上記②の第２次審決に対しては被控訴人アプレラコーポレーションが（当庁平成１７年（行ケ）第１０５７２号），それぞれ原告となって審決取消訴訟を提起し，本件訴訟と並行的に審理が進められている。
第３　当事者の主張
１　当事者双方の主張は，次のとおり訂正付加するほか，原判決第２の１ないし３に記載のとおりであるから，これを引用する。
なお，以下においては，原判決の略語表示は，当審においてもそのまま用いる（例えば，被告製品から解析用コンピュータ及びカラープリンタを除いた装置を「被告装置」という。）。
２　訂正
(1)　原判決２頁２１行目から３頁１７行目までを次のとおり改める。
「(1)　特許庁等における手続の経緯


ア　本店所在地がスイス・シーエイチー４０７０バーゼル・グレンツアーヘルストラツセ１２４であるエフ．ホフマン－ラ　ロシュ　アーゲー（F.HOFFMANN-LAROCHEAKTIENGESELLSHAFT）（国籍・スイス連邦。以下「ロシュ社」という。）は，平成４年５月６日，パリ条約による優先権主張日を平成３年（１９９１年）５月２日（米国）（以下「本件優先日」という。）とし，名称を「核酸増幅反応モニター装置」とする発明について国際特許出願し，その後平成１０年２月２日に至りその一部を新たな特許出願（特願平１０－２１２３６号）としたところ，これにつき平成１２年１２月１日，特許庁から特許第３１３６１２９号として設定登録（請求項１ないし７。本件特許権）を受けた。その後，被控訴人と同じ場所に本店所在地を有するピーイー社（国籍・アメリカ合衆国）は，ロシュ社から本件特許権の移転を受け，平成１３年５年１７日（受付年月日　平成１３年４月２０日）その移転登録を受けた後，被控訴人に吸収合併されて，被控訴人が本件特許権を承継し，平成１６年１０月６日（受付年月日　平成１６年９月２１日）その移転登録を受けた。イ　一方，控訴人の親会社であるバイオ－ラッド社（国籍・アメリカ合衆国）は，平成１４年９月２０日，本件特許につき無効審判請求（被請求人ピーイー社）をし，特許庁は，これを無効２００２－３５３９９号事件（第１次請求事件）として審理した上，平成１５年１２月２５日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（第１次審決）をした。同審決に対してはバイオ－ラッド社がその取消訴訟を提起し（当初の被告はピーイー社であったが，前記吸収合併により被控訴人がピーイー社を訴訟承継した。），当庁平成１７年（行ケ）第１００６５号（旧表示・東京高裁平成１６年（行ケ）第１９０号）事件として，係属中である。また，その間の平成１５年１０月３０日，バイオ－ラッド社は，本件特許につき更に無効審判請求（被請求人ピーイー社）をした。特許庁は，同請求を無効２００３－３５４４９号事件（第２次請求事件）として審理し，その係属中の平成１６年６月２４日，被請求人ピーイー社は，請求項３の訂正等を内容とする訂正請求をした（以下「本件訂正」という。）。その後，被控訴人は，前記のとおりピーイー社を吸収合併して第２次請求事件の被請求人の地位を承継した。そして特許庁は，平成１７年３月２５日，「訂正を認める。特許第３１３６１２９号の請求項１～７に係る発明についての特許を無効とする。」との審決（第２次審決）をした。同審決に対しては被控訴人がその取消訴訟を提起し，当庁平成１７年（行ケ）第１０５７２号事件として，係属中である。
(2)　発明の内容
ア　本件特許に係る発明の内容は，以下のとおりである。
(ア)　平成１２年１２月１日の設定登録時
原判決末尾添付の別紙特許公報（甲２）の特許請求の範囲（請求項１ないし７）のとおり。
(イ)　平成１６年６月２４日の本件訂正請求時（甲２４。下線部が前記(ア)と異なる部分）
次の請求項１ないし７に記載されたとおりであり，これらの発明を，以下順次，「本件発明１ないし７」という（なお，本件訂正前の請求項（旧請求項）３に記載された発明を訂正前発明３という。）。【請求項１】　複数の熱循環にわたって核酸増幅反応をモニターするための装置であって，１又は複数の核酸増幅反応混合物を収容するための支持体を有する熱循環器，及び前記１又は複数の核酸増幅反応混合物に光学的に連係される光学系を有し，ここで該光学系は，前記１又は複数の核酸増幅反応混合物を閉じたままで各反応混合物からの光シグナル測定するために作用し得る検出器を有し，これにより，複数の循環期間にわたって各光学シグナルの循環依存的変化を測定することが可能である，ことを特徴とする装置。
【請求項２】　単一の核酸増幅反応混合物のみを収容するようにされた，請求項１に記載の装置。
【請求項３】　複数の核酸増幅反応混合物を収容するようにされた，請求項１に記載の装置であって，増幅前に存在する標的核酸量の定量のために使用される，装置。
【請求項４】　前記検出器が蛍光発生シグナル検出するように作用する，請求項１～３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項５】　前記検出器が，各反応混合物からの光シグナルを集めるための１又は複数の光ファイバーリードを有する，請求項１～４のいずれか１項に記載の装置。
【請求項６】　前記１又は複数の核酸増幅反応混合物を収容するための１又は複数の反応容器をさらに有する，請求項１～５のいずれか１項に記載の装置。
【請求項７】　前記検出器が，各反応混合物からの光シグナルを集めるための１又は複数の光ファイバーリードを有し，そして各光ファイバーリードが，前記１又は複数の反応容器の各々の透明な又は半透明なキャップと光学的に連係するようにされている，請求項６に記載の装置。
イ　本件発明１を構成要件に分説すると，次のとおりとなる（以下，「構成要件Ａ」等という。）。
Ａ　複数の熱循環にわたって核酸増幅反応をモニターするための装置
であって，
Ｂ　１又は複数の核酸増幅反応混合物を収容するための支持体を有す
る熱循環器，
Ｃ　及び前記１又は複数の核酸増幅反応混合物に光学的に連係される
光学系を有し，
Ｄ　ここで該光学系は，前記１又は複数の核酸増幅反応混合物を閉じたままで各反応混合物からの光シグナル測定するために作用し得る検出器を有し，Ｅ　これにより，複数の循環期間にわたって各光学シグナルの循環依
存的変化を測定することが可能である，
ことを特徴とする装置。
ウ　本件発明３を構成要件に分説すると，次のとおりとなる。Ｆ　複数の核酸増幅反応混合物を収容するようにされた，
請求項１に記載の装置（Ａ～Ｅ）
Ｇ　であって，増幅前に存在する標的核酸量の定量のために使用される，装置。」
(2)　原判決第２の１(3)ないし３中の「本件発明」を「本件発明１」と，いずれも改める。


(3)　原判決５頁１０行目の「(5)」を「(4)」と，１４行目の「(6)」を「(5)」とそれぞれ改める。
(4)　原判決１０頁４行目及び１４頁１２行目の「興味」を「ご興味」と，いずれも改める。
３　控訴人の主張
(1)　構成要件Ｃ，Ｄの不充足（争点(1)関係）
本件特許の明細書(原判決末尾添付の別紙特許公報（甲２）掲載のもの。以下「本件明細書」という。）の記載によれば，本件発明１における構成要件Ｃ，Ｄの｢光学系｣とは，光ファイバーを使用した光学系に限られるというべきである。しかるに，被告装置は，光学的な連携手段として光ファイバーとは異なるＣＣＤ（電荷結合素子　ChargedCoupledDevice）を備えており，本件発明１の構成要件Ｃ，Dを充足しないから(控訴人第１準備書面の第１，２)，本件発明１の技術的範囲に含まれない。
したがって，被告装置は，被控訴人の本件特許権を侵害しないというべきである。
(2)　違法な分割出願（争点(2)イ関係）
本件特許出願は，原出願（特願平４－１５４８４５４号）からの分割出願であるところ，原出願に係る発明（原出願明細書（乙１）の請求項１１に，請求項１３，１４及び１８の限定内容を加えた発明。原判決４頁７行～５頁９行）と本件発明１とは，それぞれ，形式的に「方法の発明」と「物（装置）の発明」としてカテゴリーが異なる発明の体裁をとっているものの，それ以外には，発明の目的，解決すべき課題，発明の構成，発明の作用効果において実質的に同一であり，両発明は実質的に同一発明であって，一発明一特許の原則に反し，特許法４４条１項にいう「二以上の発明」という分割出願の要件を充たさない。そうすると，本件特許の出願日は原出願の出願日に遡及せず，現実の出願日である平成１０年２月２日が出願日となるが，原出願に係る発明は平成５年７月２７日に出願公開されており（乙１），また，本件発明１の技術的範囲に含まれることの明らかな装置発明が特開平７－１６３３９７号公報（乙２）として平成７年６月２７日に公開されているので，本件発明１は，上記各発明との関係で新規性又は進歩性がなく，特許を受けることができないものである。(3)　特許法１０４条の３第１項に基づく権利行使の制限（当審における新たな主張）
本件発明１，３は，次に述べるとおり新規性又は進歩性が欠如し，かつ，前記のとおり特許庁が平成１７年３月２５日に本件発明１ないし７についての特許を無効とするとの審決（第２次審決）をし，特許無効審判により無効にされるべきものであるから，特許法（原判決言渡し後に施行された平成１６年法律第１２０号による改正後のもの）１０４条の３第１項の規定により，特許権者たる被控訴人は，控訴人に対し，その権利を行使することができない。
ア　新規性の欠如
本件発明１，３は，本件優先日前である１９９１年（平成３年）４月１８日から同月２０日に開催された国際会議”Selection-naturalandunnatural－inbiotechnology”」（以下「本件ワークショップ」という。）において頒布された刊行物である「REPORTONEVOLUTION   RESEARCH，DEPARTMENTOFBIOCHEMICALKINETICSMAX－PLANCK－INSTITUTFUR   BIOPHYSIKALISCHECHEMIEGOTTINGEN，1990」(乙２６。以下「本件報告書」という。)に記載された発明と同一であるから，新規性がない。
(ア)　本件ワークショップにおける本件報告書の配布ａ　本件ワークショップがドイツ国Ｊ市の「マックス・プランク生物物理化学研究所」（以下「マックス・プランク研究所」という。）で１９９１(平成３）年４月１８日から２０日に開催された。
そして，本件報告書は，本件ワークショップの期間中，その主催スタッフによって，参加者に対しその他の書類及び名札と共に配布された。本件ワークショップには，マックス・プランク研究所の研究員のほか，ＢＡＳＦ社，ロシュ社等の製薬業界の人々や，ハーバード大学等の研究者が参加しており（乙４０)，不特定人が参加した国際会議であった。また，本件報告書を本件ワークショップで配布した目的は，研究結果を本件ワークショップで発表し，研究結果について参加者と討論するためであり，本件報告書が参加者に手渡された際，主催者などから，参加者に対し，本件報告書の取扱いについてこれを秘密とする旨の明示又は黙示の指示は一切なかった（乙４７）。ｂ　本件ワークショップにおいて本件報告書が配布された事実は，Ｋ博士の供述(乙２７)，Ｌ博士の供述（乙３７，３９，６２），Ｍ博士の供述(乙４７)及び証言(乙６０の３，６１)，Ｎ博士の供述(乙６９)から，明らかである。Ｌ博士は，ノーベル賞を受賞するほどの高名な研究者であり，マックス・プランク研究所にける本件ワークショップの主催及び本件報告書の作成の責任者であり，また，Ｋ博士及びＭ博士は，著名な研究者であり，いずれもＬ博士の下，グループリーダーとして本件報告書に係る研究に従事し，本件報告書中の論文を執筆した。Ｋ博士及びＭ博士も本件特許及び本件訴訟に一切の利害関係を有していない。Ｎ博士は，マックス・プランク研究所に所属しない外部の者であり，本件ワークショップで講演を行った。
また，本件報告書が参加者に手渡された際，主催者などから，参加者に対し，本件報告書の取扱いについてこれを秘密にする旨の明示又は黙示の指示が一切なかったことは，ＢＡＳＦ社及び本件ワークショップに出席していないCepheid社が欧州特許庁に本件報告書の抜粋を提出したこと(乙４４，６３の各１，２)，ロシュ社が被控訴人に本件報告書の抜粋を渡したこと，被控訴人が本件報告書の少なくとも一部を所持していたこと，控訴人が本件報告書の写しを所持していたことからも明らかである。


ｃ　これに対し被控訴人が本件報告書の配布の事実を否定する根拠として挙げるＯ博士の供述(甲１３，３２)，Ｐ博士の供述(甲１４)，Ｌ博士の秘書Ｑ氏の回答(甲１６)及び供述（甲３６），Ｒ氏の供述(甲２５)，Ｓ氏の供述(甲２６)，Ｔ博士の供述(甲２９)，Ｕ博士の供述(甲３１)，Ｖ博士の供述（甲３３），Ｗ博士の供述（甲３４)，Ｘ氏の供述（甲３５），Ｙ博士の供述（甲３７），Ｚ博士の供述(乙３８，４０)，本件報告書が特定の図書館に所蔵されていないという事実(甲１７～１９)等は，いずれも根拠となるものではない。
(イ)　頒布刊行物該当性
ａ　内部資料であっても，それが秘密保持義務を有さないいわゆる「不特定人」に配布する目的で複製され，頒布された文書は，その時点において秘密性は解かれ，特許法２９条１項３号にいう「頒布された刊行物」に該当するというべきである（最高裁昭和５５年７月４日第二小法廷判決・民集３４巻４号５７０頁）。
したがって，何らの秘密保持義務を課されることなく，本件ワークショップの参加者に配布する目的で相当部数作成され，現に参加者に配布された本件報告書は，「頒布された刊行物」に該当することは明らかである。ｂ　これに対し被控訴人は，「頒布された刊行物」というためには，公衆が閲覧しようと思えば容易に閲覧できる状態になければならない旨主張する。しかし，本件ワークショップの参加者に対し，積極的に配布された本件報告書は，｢公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書｣そのものであり，「公衆からの要求をまってその都度原本から複写して交付されるもの」ではない。したがって，「公衆の自由な閲覧に供され」るか否かの判断基準を適用するまでもなく，本件報告書は，「頒布された刊行物」に該当するというべきである。
(ウ)　本件発明１の新規性の欠如
本件発明１と本件報告書（乙２６）記載の発明を対比すると，次のとおり，本件報告書記載の発明は本件発明１の構成要件をすべて充足しており，本件発明１には新規性がない。
ａ　構成要件Ａ
本件報告書（乙２６）では，「ＰＣＲを行うことができる装置」と「蛍光計」とを組み合わせて，「核酸濃度を，蛍光指示薬を用いてＰＣＲのあいだ測定することができ」る装置を開示している（５５頁１６行～２４行）。ＰＣＲとは，「反応は（i）ＤＮＡ二本鎖の解離，（ii）オリゴヌクレオチドとのアニーリング，（iii）ＤＮＡポリメラーゼによる相補鎖合成，の３反応の繰返し（通常２０～３０回）から成る」，すなわち，複数の熱循環を伴う核酸増幅反応の一態様である。
そして本件報告書の装置は，そのような特徴を有する「ＰＣＲのあいだ」，蛍光指示薬を用いて核酸増幅のオンラインモニタリングが可能であることが記載されている。
したがって，本件報告書の装置は，「複数の熱循環を伴う核酸増幅反応を，複数の熱循環を伴う核酸増幅反応のあいだ，オンラインでモニタリングする」ことを特徴とする装置であるから，本件発明１の構成要件Ａを備える。
ｂ　構成要件Ｂ
本件発明１の構成要件Ｂの「支持体」は，本件明細書（甲２）の記載（段落【００６６】），請求項６を併せ考慮すると，「加熱ブロック」を意味するものである。
これに対し，本件報告書（乙２６）には，「実験の各ステップのための複数ステーション」を構成として有し，さらに「全てのサーモスタット付きステーションは，高い熱容量を有する大きなアルミニウムブロックから構築され」，「それらは，加熱装置または冷却装置を備え」ており，それぞれのアルミニウムブロック上を，マルチウェル反応チャンバーを支持するサンプルキャリアを移送ユニットを用いて移動させることにより，「複数の核酸増幅反応（ＰＣＲ）（Mullisetal.,１９８７）を同時に行うことができるように容易に改造することができる」（５５頁１６行～１８行）ことが記載されている。
すなわち，本件報告書の装置は，マルチウェル反応チャンバーを支持するサンプルキャリアをアルミニウムブロック上に載せて行う核酸増幅反応を可能とした熱循環器を開示しているのであり，これは構成要件Ｂにいう「１又は複数の核酸増幅反応混合物を収容するための支持体を有する熱循環器」に該当する。
ｃ　構成要件Ｃ
本件報告書（乙２６）の装置では，「マルチチャンネル蛍光計」を用いて測定を行っている。このマルチチャンネル蛍光計は，「励起光は，光ファイバーにより全てのサンプルに導かれ」（乙２６の５６頁５行～６行），「蛍光放射は，独立した複数のファイバー（ウェーブガイド）により集められる。検出器部位では，それらファイバーは一緒にまとめられて，規則的なパターンが得られる。ペルティエ冷却型ＣＣＤカメラは，ファイバー末端から出射する光強度を測定する」（５６頁１３行～１５行）という構成を有する。
本件報告書（乙２６）の装置は，このような光ファイバーを含む光学系の構成を採用することにより，「蛍光計により，核酸増幅のオンラインモニタリングが可能になる」（５５頁２０行～２１行）ものであるから，本件発明１の構成要件Ｃに該当する。
ｄ　構成要件Ｄ
本件報告書（乙２６）に，「薄い箔で中身が入ったマルチウェル反応チャンバーをシールすることにより，交差夾雑を防止する。この箔は非常に光透過性が高く，核酸の増加をマルチチャンネル蛍光計により観察することができる」（５５頁１行～４行）と記載されているとおり，本件報告書の装置では，マルチウェル反応チャンバーのそれぞれのサンプルは，開くことなく閉じたまま蛍光計で測定されていることが示されている。さらに，本件報告書の光学系は，前記ｃのとおりの特徴を有する。
したがって，本件報告書の装置は，構成要件Ｄにいう「核酸増幅反応混合物を閉じたままで各反応物からの光シグナル測定するために作用し得る検出器を有する光学系」を備える。
ｅ　構成要件Ｅ
構成要件Ｅにいう「これにより，複数の循環期間にわたって各光学シグナルの循環依存的変化を測定することが可能である」とは，本件発明１の目的を示している構成要件Ａ「複数の熱循環にわたって核酸増幅反応をモニターするための装置」との要件に対応した本件発明１の効果を示したものであり，両者は表裏一体をなすものである。
したがって，本件報告書（乙２６）に開示された発明は，本件発明１の構成要件Ｅを備える。
(エ)　本件発明３の新規性の欠如


本件訂正前の請求項（旧請求項）３は，「複数の核酸増幅反応混合物を収容するようにされた，請求項１に記載の装置」というものであり，これは，本件報告書（乙２６）の装置において「マルチウェル反応チャンバー」とそれを支持するアルミニウムブロック製の支持体及び「マルチチャンネル蛍光計」を使用していることと全く同じである。
一方，本件訂正後の請求項（新請求項）３（本件発明３）の構成要件Ｇは，単に装置を用いて得られた「データの用途」を特定しているにすぎず，「装置の用途」を提供するものではなく，本件発明３の装置自体の構成は，本件発明１の装置の構成と何ら変わるところはない。すなわち，本件報告書が開示する装置は，本件発明１の構成をすべて充たすものであり，増幅反応前に存在する標的核酸量を定量することができるという本件発明１と同一の作用効果を有することは明らかである。
したがって，請求項３についての本件訂正によっても，装置の構成に変更が加えられているわけではない以上，その本質は本件発明１の装置と全く異なるところはないから，本件発明３は新規性がない。
(オ)　発明の実施可能性
被控訴人は，本件報告書（乙２６）の「ＩＩ．３．４　大規模な平行進化の実験　Ｈ」の項（５３頁９行～５５頁２８行，訳文９頁１５行～１３頁１行。以下「Ｈ論文」という。）が，進化装置をＰＣＲに応用する場合に用いた「蛍光指示薬」の種類及び蛍光指示薬を含む反応混合物の組成を一切開示していないため，本件報告書から本件発明と同一の発明を実施することができないから，本件報告書（刊行物）に本件発明１の技術的思想が記載（特許法２９条１項３号）されているとはいえないと主張する。
しかし，本件発明１は，特許請求の範囲等その他明細書の記載から判断する限り，「装置」という「物」の発明であるから，「物の構成」が全て開示されていれば，発明の記載（特許法２９条１項３号）がされているとみるべきである。また，「蛍光指示薬」及びその具体的な物である「エチジウムブロマイド」は，そもそも本件発明１の「核酸増幅反応モニター装置」を構成する物ではない。なお，当業者が本件報告書のＨ論文（５５頁）に「蛍光指示薬」とのみ記載されていて，その「蛍光指示薬」の種類が明らかでないと判断した場合には，同一刊行物中のその他の記載を参照するのは当然のことであるところ，本件報告書の「ＩＩ．３．３　IN　VITROでの進化実験の制御と自動化　Ⅳ」の項（５１頁３０行～５３頁８行，訳文７頁１４行～９頁１４行。以下「Ⅳ論文」という。）の５２頁には蛍光指示薬としてエチジウムブロマイドを使用したことが明確に記載されている。そして，本件報告書は，一研究室の業績をまとめたもので，個々の節の記載が有機的に関連し，全体として一刊行物として開示されたものであるから，本件報告書には，具体的に使用された蛍光指示薬について，実施可能な程度に記載されているというべきである。また，本件優先日当時の技術常識として，ＤＮＡを定量する際の蛍光指示薬として「エチジウムブロマイド」が極めて一般的であったから，本件報告書を構成するＨ論文中の「蛍光指示薬」との上記記載のみからも，当業者は，これがエチジウムブロマイドを意味すると解することは自明であったというべきである。
(カ)　まとめ
特許庁は，平成１７年３月２５日，本件特許に関する第２次審決において，本件特許の請求項１～７に係る発明は，本件優先日前に頒布された刊行物である本件報告書（乙２６）に記載された発明と同一であり，本件特許を無効とする判断をした(乙６４)。また，欧州特許庁（ＥＰＯ）は，平成１６年１２月８日，被控訴人が特許権者である本件特許に対応する欧州特許（欧州特許第０８７２５６２号。以下「被控訴人欧州特許」という。）に対する異議手続において，本件報告書は本件ワークショップの参加者に対し守秘義務が課されることなく配布されたことにより公衆に対し頒布されたことを認定した上で，被控訴人欧州特許に係る発明はいずれも本件報告書との関係で新規性を欠くとして，被控訴人欧州特許を取り消す旨の決定をした（乙５９，６０の１，２）。
以上のとおり，本件発明１，３には新規性がなく，特許法２９条１項３号により特許を受けることができなかったものであるから，特許無効審判により無効となるべきものである。
イ　進歩性の欠如
(ア)　本件特許に係る本件優先日（平成３年５月２日）当時，次に述べる点は，既に公知であった。
ａ　生化学分野において，蛍光反応を利用したリアルタイム測定のための光学系（蛍光測定装置）(乙４～８)及びポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）を行うための装置(乙３)は，いずれも公知であった。
ｂ　加熱後にもポリメラーゼ活性を有している耐熱性ポリメラーゼ，Taqポリメラーゼが開発されており，各熱循環ごとに核酸ポリメラーゼを添加することなく，サーマルサイクラーを閉じたままで複数回の熱循環を繰り返し，ＰＣＲにより核酸増幅反応を行うことができることは公知であった（乙１５）。ｃ　ＰＣＲ反応混合物中に予め標識を添加してＰＣＲ反応を行うという概念も公知であった。例えば，本件明細書（甲２）には，従来技術として，放射同位体により標識された増幅プライマーをＰＣＲ反応混合物中に添加して，同時的に増幅と標識とが可能である（段落【０００７】）との記載がある。ｄ　乙２４にはプライマーに蛍光性タグを導入することにより，ＰＣＲ反応によるＤＮＡの増幅を観測することが記載されており，ＰＣＲ反応の当初より蛍光性タグを持ったプライマーを用いることにより，ＤＮＡの増幅を蛍光の増大により観測することも公知であった。
(イ)　一方，本件明細書（甲２）には，乙１６（「ＤＮＡSynthesis」,W.H.FREEMANAND   COMPANY.１９７４年発行）及び乙１７（「JournalofMolecularBiology１９７３年７８号」）の文献を引用して，「核酸ポリメラーゼに対する挿入試剤の阻害効果」が動機付けを阻害する要因であるかのような記載がある（段落【００１９】）。


しかし，乙１６には，エチジウムブロマイドが変異原性を有することの記載はあるものの，複製の進行自体を阻害するとの記載は一切なく，また，乙１７には，エチジウムブロマイドがＲＮＡポリメラーゼに対する阻害効果を有していることについての記載はあるものの，ＰＣＲ法において使用する「ＤＮＡポリメラーゼ」に対する阻害効果に関する記載はなく，そもそもＰＣＲ法の原理，ＰＣＲ法で使用される試薬，ＰＣＲ法が行われる条件など全く念頭に置かれたものではないから，本件明細書の上記記載に接した当業者が，ＰＣＲ反応混合物中にエチジウムブロマイドを添加するとＰＣＲ法を行う際にＤＮＡの複製が阻害されるという認識を持つことはない。また，このような解決課題があるとしても，それを解決すべく研究するのは生化学者の領域であり，装置を製造・販売する業界の当業者の技術者にとっては，装置開発の阻害要因にはならない。しかも，本件明細書（甲２）には，そのような「阻害効果」の問題があったとしても，解決のための何らかの技術的努力を必要としたとの記載もなく，これは，取りも直さず，本件発明１においては，エチジウムブロマイドを添加することに何ら阻害効果が存在しなかったことを意味している。
(ウ)　被控訴人が主張しているような定量等の種々の効果は，まさしく生化学者が考え出したデータ処理方法（すなわち原出願に係る発明）によるものであり，当該装置としての技術的効果は，上記の如き本件優先日当時において公知の技術を組み合わせるという単純な着想的発明の結果にすぎない。本件発明１は，装置として規定されてはいるが，装置としては極めて抽象的かつ未成熟なレベルのものであり，本件発明１の装置が，単にＰＣＲを行うための装置とリアルタイム測定を行うための蛍光測定装置とを，その蛍光測定装置に付属する光ファイバーにより接続しただけのものであり，従来の技術と比較した場合に新規な特徴的な構成は何一つ存在しない。
(エ)　以上のとおり，本件優先日当時において公知のＰＣＲを行うための装置と，リアルタイム測定を行うための光学系（蛍光測定装置）とを結びつけることは，装置を製造・販売する業界の当業者であれば当然に考えることであって容易想到であったから，本件発明１には進歩性がなく，特許法２９条２項により特許を受けることができなかったものであり，特許無効審判により無効となるべきものである。
４　被控訴人の主張
(1)　本件発明３の構成要件充足性（当審における新たな主張）ア　被告装置は，以下のとおり本件訂正後の請求項３（本件発明３）の構成要件（Ａ～Ｇ）をすべて充足するから，本件発明３の技術的範囲に属する。
(ア)　構成要件Ａ～Ｅ
本件発明３の構成要件Ａ～Ｅは，請求項１（本件発明１）と同一であるから，被告装置は，これらを充足する。
(イ)　構成要件Ｆ
被告装置は，９６個のウエルを持つサンプルプレートを有しており，複数の核酸増幅反応混合物を収容できるから，本件発明３の構成要件Ｆの「複数の核酸増幅反応混合物を収容するようにされた」を充足する。
(ウ)　構成要件Ｇ
被告装置は，「増幅前に存在する標的核酸量の定量のために使用され」るから，構成要件Ｇを充足する。
イ　したがって，控訴人による被告装置を含む被告製品の輸入・販売は本件特許権の侵害に該当する。
(2)　控訴人の主張(1)に対し
「光学系」の語義からすれば，光ファイバーを用いたもののほか，ＣＣＤを用いて光を反射させて伝達する方法も「光学系」に当然に含まれる。また，本件特許の出願経緯においても，「光学系」からＣＣＤを用いた蛍光測定装置を除外したとの事情は一切存在しない。
したがって，本件発明１の構成要件Ｃ，Ｄの「光学系」が，光ファイバーを用いたものに限定されるものではない。
(3)　控訴人の主張(2)に対し
原出願に係る発明は，ＰＣＲ反応前とＰＣＲ反応後の信号の差の有無を知ることにより，試料中に標的核酸があるかどうかを知ることを測定の原理としており，複数の熱循環にわたって測定を継続すべき必然性がない。これに対し本件発明１（請求項１）は，光学シグナルの循環依存的変化を分析することにより，核酸増幅反応をモニターするという測定原理に基づいているため，複数の熱循環にわたって測定を行うこととされている点で相違する。
また，原出願に係る発明は，核酸の測定をＰＣＲ反応前と反応後に行い，その対比により増加を確認することが，二重核酸の増加を監視する方法の大前提となっている。これに対し本件発明１は，複数の熱循環にわたって蛍光の循環依存的変化を観察することにより，ＰＣＲ反応前の標的核酸量を定量することを可能にする点で相違する。
このように原出願に係る発明と本件発明１とは本質的に相違するから，両発明が実質的に同一発明であって本件特許出願が分割出願の要件を充たさないとの控訴人の主張は失当である。
(4)　控訴人の主張(3)に対し
ア　新規性の存在
(ア)　本件報告書の配布の事実の不存在
本件報告書（乙２６）の配布の事実を裏付ける客観的な証拠は一切存在しない。
また，本件報告書の配布に関する控訴人主張の供述証拠は，以下のとおり，いずれも信用することができない。
ａ　Ｌ博士の供述の問題点
Ｌ博士は，本件報告書（乙２６）が，本件ワークショップ参加者に利用可能になり，あるいは配布されたと供述（乙６２等）する。しかし，Ｌ博士の上記供述は，具体的な配布状況について一切触れておらず，また，その供述内容は，Ｌ博士の秘書であるＱ氏が，Ｌ博士の指示に基づいて，本件報告書のコピーの提供を拒否していること（甲１６，３６）と矛盾する。
ｂ　Ｍ博士の供述の問題点
①　Ｍ博士は，本件特許に対応する被控訴人欧州特許の欧州特許庁（ＥＰＯ）における異議手続の証人尋問で，本件ワークショップにおいて配布された文書には図や写真があることを前提とした証言を行っているが（乙６１の１０頁，訳文１０頁），実際には本件報告書には，図や写真が一切存在しないという矛盾がある。


②　Ｍ博士は，本件ワークショップにおいて，本件報告書のほか，プログラム，参加者リスト，名札が配布されたと供述するが，それらの提出は容易であるはずなのに一切提出がない。この点について，本件ワークショップに参加したＯ博士（甲３２），Ｖ博士（甲３３）及びＹ博士（甲３７）並びにマックス・プランク研究所の秘書であったＸ氏（甲３５）は，名札が本件ワークショップで配布されたことを否認している。
③　Ｍ博士は，乙４７においては，本件報告書（乙２６）は参加者の机の上に名札とともに置かれたと供述しているのに対し，被控訴人欧州特許の異議手続の証人尋問では，本件報告書が受付で名札と共に配布されたと供述（乙６１の２頁，訳文２頁）しており，本件報告書の配布状況についての供述の変遷がみられる。
④　Ｍ博士は，被控訴人欧州特許の異議手続の証人尋問で，本件報告書（乙２６）にはＬ博士の特許の詳細については含まれておらず，Ｉ博士には伝えてはならなかったと供述する（乙６１の８頁，訳文８頁）。しかし，Ｌ博士は，乙６２において，自身の特許の詳細が本件報告書に含まれていることを前提に，本件報告書を本件ワークショップにおいて初めて開示することにより，自己の特許の有効性を確保した旨の供述をしており，両博士の供述は矛盾している。⑤　Ｏ博士（甲１３），Ｐ博士（甲１４），Ｚ博士（乙３８，４０）は，いずれもマックス・プランク研究所の研究者であり，本件報告書（乙２６）の研究に関与していた者であるにもかかわらず，いずれも本件報告書が配布された事実を知らないと供述する。
ｃ　本件ワークショップの参加者らの供述
Ｒ氏（「Nature」誌のジャーナリスト，甲２５），Ｓ氏（ドイツの著名な科学系出版社の記者，甲２６），Ｔ博士（ノーベル医学・生理学賞受賞者，甲２９），Ｕ博士（コロラド大学教授・本件ワークショップの発表者，甲３１），Ｏ博士（甲３２)，Ｖ博士（甲３３)，Ｗ博士（甲３４)及びＹ博士（甲３７)は，本件ワークショップの参加者であるにもかかわらず，いずれも本件報告書（乙２６）を受け取っていないと供述する。また，マックス・プランク研究所の秘書であったＸ氏も本件報告書の配布の事実を否認している（甲３５)。上記参加者らの地位や職業から考えて，あえて虚偽の供述を行わなければならない理由はない。また，ジャーナリストについては，資料収集整理を職業柄当然にきちんと行うことが考えられること，研究者についても，自身の強く関心のある分野の資料についての整理をあいまいにすることは考えにくいことからして，上記参加者らの供述の信用性は十分に信用できる。ｄ　他の文献で本件報告書が一切触れられていないこと仮に本件報告書（乙２６）が本件ワークショップの参加者に配布されたのであれば，本件ワークショップの発表の要旨をまとめた冊子である乙４０（「REPORTONTHE   INTERNATIONALWORKSHOPSELECTION   -NATURALANDUNNATURAL-INBIOTECHNOLOGY,HELDFROM   APRIL18TO   20,1991AT   THEMAX－PLANCK－INSTITUTFURBIOPHYSIKALISCHE   CHEMIEGOTTINGEN-GERMANY」）において，何らかの形で本件報告書について触れられるはずであるが，そのような記載は一切ない。また，参加者あるいは発表者がその後に発表した論文・記事にも，本件報告書の存在は一切触れられていない。
(イ)　頒布刊行物に非該当
特許法２９条１項３号の「頒布された刊行物」とは，公衆（不特定かつ複数人）において閲覧しようと思えば容易に閲覧できる状態におかれた刊行物をいう。
しかし，本件報告書（乙２６）は，次に述べるとおり不特定かつ複数人が閲覧できる状況にはなかったから，「頒布された刊行物」に該当しない。ａ　ドイツ国内の主要な図書館（甲１８，１９）のみならず，マックス・プランク研究所附属図書館（甲１７）でも，本件報告書を所蔵しておらず，平成１２年の時点でもなお，Ｌ教授の秘書Ｑ氏は，本件報告書（乙２６）のコピー要求を拒否している（甲１６）。
また，控訴人ですら，本件訴訟の提訴日である平成１４年５月７日から２年半以上が経過した平成１６年１１月に至るまで本件報告書を証拠として提出することができなかったものである。
ｂ　本件報告書（乙２６）の各論文は，本件ワークショップの参加者だけでなく，各論文執筆者自身によっても，本件ワークショップ後に刊行された文献に一切引用あるいは紹介されていない。例えば，甲２３は，本件報告書の執筆者の一人であるＨ博士が本件報告書の論文の内容をより詳細に説明したものであるが，本件報告書を一切引用していない。このことは，公衆が上記論文を検索・閲覧する可能性が全くなかったことを示すと同時に，本件報告書の各論文執筆者自身が乙２６の各論文は公表すべきでないと考えていたことを示すものである。ｃ　Ｏ博士（甲１３，３２）及びＰ博士（甲１４)は，本件報告書（乙２６）が機密であったと供述している。加えて，Ｍ博士の供述（乙６１の訳文７頁）においてすら，本件ワークショップにおける本件報告書の配布には機密性があり，本件報告書が公表された書面でなかったことを認めている。(ウ)　本件発明１の新規性
ａ　構成要件Ａ，Ｅの開示の欠如
本件発明１は，構成要件Ａ（複数の熱循環にわたって），Ｅ（循環依存的変化を測定すること）により，標的核酸からの光学シグナル（例えば，蛍光）がプラトー相に達するまでのサイクル数に基づいて，あるいは，反応混合物の光学シグナルが測定可能に増大を開始したサイクル数に基づいて，増幅反応前の混合物中に存在した標的核酸を容易に定量することが可能になるという，当業者にとって格別の効果が奏されるものである（本件明細書（甲２）の段落【００８５】，【０１０３】）。


一方，本件報告書（乙２６）のＨ論文において示された装置は，熱サイクルのない一定温度におけるＲＮＡ増幅による分子レベルでの生物進化の仕組みを解明する装置である。この装置においては，複数のステーションにおいて反応が行われ，その後，サンプルが移送ユニットにより１つの測定ポジションに移送されて蛍光測定が行われるものである（乙２６の５４頁）。Ｈ論文には，この装置をＰＣＲに応用することにより，従来のＰＣＲ装置に比較して，①全てのウエルにおける温度経過が一定になることが保証され，大幅で急速な温度変化が可能とされる（５０℃を超える温度の急激な変化を数秒以内で行うことできる）こと，②「核酸増幅のオンラインモニタリングが可能にな」り，「核酸濃度を蛍光指示薬を用いてＰＣＲの間測定することができ」ることが，推測されているにすぎない（乙２６の５５頁，訳文１２頁）。
そして，上記①は，平行進化装置が複数のサンプルについて同時に温度変化を行うことができるということから生じるメリットであって，本件発明１の構成要件Ａ，Ｅとは関係がない。
また，上記②の「ＰＣＲの間測定することができ」とは，ＰＣＲ中に１回蛍光測定を行うことにより実験が予想通りに進み始めたことを確認できることを意味しているのであって，Ｈ論文においては，複数の循環期間にわたって各光学シグナルの循環依存的変化を測定することにより，初期核酸量の定量を行うことができることについては一切触れられていない。
したがって，本件報告書のＨ論文には構成要件Ａ，Ｅを開示していない。また，本件報告書の他の論文にも，ＰＣＲの応用についての記載は一切ない。なお，Ｈ論文は，装置を応用できると述べているが，Ｈの定温ＲＮＡ進化装置に構成要件Ａ及びＥを含ませるためにどのように改造すべきかの教示はない。
ｂ　構成要件Ｄの開示の欠如
①　本件報告書（乙２６）では，マルチウェルのような多数の反応容器を同時に用いる装置が開示されているが，このことは直ちに反応容器を本件発明１の構成要件Ｄの「閉じたまま」で蛍光測定を行うことを意味するものではない。すなわち，本件報告書の装置に関しては，多数の反応容器を同時に用いて行う測定方法として，一部の反応容器を開けて蛍光測定を行い，残りの反応容器ではＰＣＲを継続することが示されている（例えば，本件明細書（甲２）の実施例Ⅳ）。
そして，本件特許に係る本件優先日（平成３年５月２日）当時，ＰＣＲの蛍光測定は，反応終了後に容器を開けて行わなければならないという技術常識があったから，本件報告書の記載を見た当業者は，マルチウェル反応チャンバーの一部の反応容器のシールを開けてサンプルを測定ポジションに移動し，蛍光指示薬を添加して測定を行うものと理解したと解される。このことは，Ｈ博士が，甲２３において，反応終了後に容器のシールを開けて蛍光測定を行っていることからも明らかである。このように，当業者にとっては，本件報告書に記載された反応容器が仮に透明であっても，蛍光測定を行う前にシールを開けて容器から反応混合物を取り出すことが慣用的な方法であった。
②　また，本件報告書のＨ論文は，多数の核酸増幅反応を平行して行う装置を記載するものであるが（乙２６の５５頁１６行～１８行），Ｈ論文に「全てのサンプルが反応ステーションに設けられた測定ポジションで測定される」との記載はない。
多数のサンプルあるいは大量のサンプルを同時に用いて長時間の実験を行う場合に，その実験途中に一部のサンプルを取り出して解析することにより，その実験途中の状態を分析することは，一般的に研究者が行う周知の実験手法であり，ＰＣＲの場合も例外ではない（甲８，１２，３９）。そして，このようにＰＣＲの途中で一部のサンプルを取り出して分析を行うことは，「閉じたまま」蛍光測定を行うリアルタイムＰＣＲが周知になった平成１２年当時でさえも行われていた（甲３９）。
そうすると，本件優先日（平成３年５月２日）当時，ＰＣＲについてはその反応終了後に蛍光測定を行うことが技術常識であり，ＰＣＲ反応開始前に反応混合物に添加して反応容器を閉じたまま蛍光測定するための蛍光指示薬が知られていなかったのであるから，ＰＣＲの分野の当業者は，Ｈ論文にはＰＣＲ実験中に一部のサンプルを取り出して蛍光測定することが記載されているとしか理解できなかったというべきであり，Ｈ論文は，ＰＣＲ反応を継続しながら核酸増幅反応混合物を「閉じたままで」反応混合物からの光シグナルを測定することの記載がない。
③　したがって，本件報告書には，本件発明１の構成要件Ｄ（「閉じたままで」）が開示されていない。
ｃ　実施可能性の欠如
①　控訴人の主張は，本件報告書（乙２６）のＨ論文の「蛍光指示薬」がエチジウムブロマイドであることを前提とするものであるが，Ｈ論文には，ＰＣＲ反応の際に用いた蛍光指示薬の種類及び蛍光指示薬を含む反応混合物の組成が一切開示されていない。
そして，本件優先日（平成３年５月２日）当時，エチジウムブロマイドが「ＤＮＡの正常な複製や転写を妨げる」ものと理解されていたため（甲１１），エチジウムブロマイドは，ＰＣＲ反応後にのみ使用する蛍光指示薬として著名だったのであり，ＰＣＲ反応前に添加できる蛍光指示薬であるとは理解されていなかった。
このような本件優先日当時の技術常識によれば，当業者は本件報告書の蛍光指示薬としてエチジウムブロマイドを理解できないのであり，本件報告書の発明に実施可能性がないから，本件報告書に本件発明１の技術的思想の記載（特許法２９条１項３号）があるということはできない。②　これに対し控訴人は，本件報告書（乙２６）のⅣ論文中のエチジウムブロマイドについての記載に基づいて，Ｈ論文において反応中の蛍光測定に用いる蛍光指示薬がエチジウムブロマイドであると主張するが，Ⅳ論文はＨ論文とは別個の独立した論文であり（乙２６の各論文の大項目は「IndividualReports」），Ⅳ論文の「エチジウムブロマイド」は明らかにＨ論文の「蛍光指示薬」と無関係である。


そもそも，Ⅳ論文は，核酸増幅反応の終了後に容器を開けてエチジウムブロマイドを添加して，その後に蛍光測定を行うことを記載している（乙２６の５２頁，訳文８頁）のであるから，Ⅳ論文を考慮しても，当業者があえてエチジウムブロマイドが増幅反応中の蛍光測定に適切な蛍光指示薬であると考えることはなかったというべきである。
(エ)　本件発明３の新規性
本件報告書（乙２６）には，本件発明３の構成要件Ｇの「増幅前に存在する標的核酸量の定量」についての記載は一切ない。また，構成要件Ｇは，構成要件Ａ，Ｅから直ちに導き出されるものではなく，核酸増幅の循環依存的変化を，増幅前に存在する標的核酸量の定量に用いることができることに想到しなければ実現されないのであるが，本件報告書には，これに関する記載は一切ない。したがって，本件報告書に本件発明３の構成要件Ｇの開示がないことは明らかである。
(オ)　まとめ
以上によれば，本件発明１，３は，本件報告書（甲２６）に記載された発明と同一ではなく，新規性を有するから，特許法２９条１項３号に該当しない。
イ　進歩性の存在
控訴人は，乙３ないし８，１５，２４等に基づいて，本件優先日当時においてＰＣＲを行うための装置と，リアルタイム測定を行うための光学系（蛍光測定装置）とを結びつけることは容易想到であったから，本件発明１は進歩性を欠く旨主張する。
しかし，原判決の認定するとおり，控訴人の上記主張は，本件発明１が，複数の熱循環にわたる核酸増幅反応混合物の各光学シグナルの循環依存的変化を測定するものである点を無視しており失当である。
また，乙２４はＰＣＲ反応後に蛍光測定を行うことを開示するものではあるが，本件発明１のようなＰＣＲ反応中の蛍光測定を行うことを何ら示唆するものではないから，乙２４を考慮しても，本件発明１は進歩性を有するというべきである。
したがって，本件発明１は，特許法２９条２項に該当しない。
第４　当裁判所の判断
１　当裁判所は，本件訴訟において被控訴人が控訴人に対して被告製品の輸入・販売の差止め及び廃棄を求める根拠とされている本件特許は，特許法２９条１項３号に違反する事由（新規性の欠如）があり，特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから，特許法１０４条の３第１項により，特許権者たる被控訴人は，控訴人に対し，その権利を行使することができないものと判断する。その理由は，以下のとおりである。
２　本件報告書の頒布刊行物該当性について
(1)　事実認定
証拠（甲１ないし４０，乙１ないし６９（枝番のあるものは枝番を含む。））及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実を認めることができる。
ア　本件報告書の作成時期
(ア)　本件報告書（乙２６）は，本文が７０頁の英語で書かれた文書であり，表紙には，「REPORTONEVOLUTION   RESEARCH，DEPARTMENTOFBIOCHEMICALKINETICSMAX－PLANCK－INSTITUTFUR   BIOPHYSIKALISCHECHEMIEGOTTINGEN1990」との記載（訳文「進化の研究についてのレポート」マックス・プランク生物物理化学研究所生化学動態研究部　ゲッティンゲン　１９９０」）があり，その中央には，ハイポキューブ（正方形の各辺にｎ次元的に正方形が接続している図形）のイラストが配されている。
また，表紙の次頁にＬ博士による巻頭言（乙２６の訳文１頁）があり，巻頭言には，「このリポートは，ゲッティンゲンのマックス・プランク生物物理化学研究所，生化学動態研究部での分子自立形成に関して行われた研究を記載する。このリポートは，研究所メンバー全ての共同作業の産物である。」と記載され，巻頭言の末尾には，「ゲッティンゲン，１９９０年１２月２０日」との記載がある。
(イ)　１９７３年（昭和４８年）から１９９４年（平成６年）までマックス・プランク研究所（生物物理化学研究所）の生化学動態研究部の一員であったＭ博士は，２００４年（平成１６年）１２月７日，欧州特許庁における本件特許に対応する被控訴人欧州特許（欧州特許第０８７２５６２号）の異議手続の証人尋問において，本件報告書（乙２６）は，１９９１年１月に開かれたマックス・プランク研究所の諮問委員会（Beirat）に進化バイオテクノロジーの計画を説明するために作成されたこと，諮問委員会は諸国の科学者から構成されているため，諮問委員会用の報告書は常に英語で作成される旨供述している（乙６１の訳文２頁，１０頁）。
(ウ)　上記認定事実によれば，本件報告書（乙２６）は，１９９１年（平成３年）１月までに作成されたことが認められる。
イ　本件報告書の作成目的
(ア)　Ｌ博士，Ｍ博士，Ｋ博士（１９６５年（昭和４０年）からマックス・プランク研究所のＬ博士の研究チームで研究者として勤務），Ｚ博士（１９８９年（平成元年）春から１９９１年（平成３年）夏までＬ博士の上記研究チームで共同研究者として勤務）は，それぞれ，宣誓供述書（乙２７，３７，３８，４７）において，本件報告書（乙２６）は，生化学動態研究部のＬ博士の研究チームがＬ博士の指揮の下に行った研究の成果を記載した論文の集成であり，内部研究記録として作成され，内部用としてのみ使用された旨供述している。また，Ｍ博士が，被控訴人欧州特許の異議手続の証人尋問で，本件報告書（乙２６）がマックス・プランク研究所の諮問委員会用に作成された旨供述していることは，前記認定のとおりである。
(イ)　上記各供述によれば，本件報告書（乙２６）は，当初，マックス・プランク研究所の内部資料として作成されたことが認められる。
ウ　本件ワークショップの開催
(ア)　乙４０には，次のような記載がある。
①　表紙


乙４０の表紙には，「REPORTONTHE   INTERNATIONALWORKSHOPSELECTION-NATURALAND   UNNATURAL-INBIOTECHNOLOGY,　HELD   FROMAPRIL18   TO20,1991AT   THEMAX－PLANCK－INSTITUTFUR   BIOPHYSIKALISCHECHEMIEGOTTINGEN-GERMANY」との記載があり，「国際会議」（THEINTERNATIONALWORKSHOP）が，１９９１年（平成３年）４月１８日から２０日までの間，ドイツ国ゲッティンゲン市のマックス・プランク研究所において開催された旨記載されている。また，乙４０の表紙には，本件報告書（乙２６）の表紙に描かれているハイポキューブのイラスト（前記ア(ア)）と同様のイラストが描かれている。
②　まえがき
Ｌ博士による「まえがき」（Foreword）には，以下のような記載がある。
「“Selection-Naturaland   Unnatural-in   Biotechnology”という表題のもと，国際ワークショップが１９９１年４月１９日および２０日にゲッティンゲン／ドイツにおいて開催された。最新のトピックである“応用分子進化（AppliedMolecularEvolution）”およびそのバイオテクノロジーにおける応用の展望について議論するため，ヨーロッパ各国および米国の約３０人の科学者が，マックス・プランク生物物理化学研究所の同業者および製薬業界を代表する人々と一堂に会した。」，「国際レベルではこの種のものとしては初めての会議であり，大きな期待が持たれた。」，「この会議が組織されたのは，非常に急なことであった。招待状は，ついこの２月になってから発送した。」，「産業界からはBayerAG,BASFAG,Hoechst   AG,およびHoffmann   LaRocheという企業が追加の助成金を出してくれた。」，「ゲッティンゲン，１９９１年６月」（乙４０の訳文１頁～２頁）。
③　参加者リスト
乙４０の３１頁から３８頁までに，招待された参加者のリスト（「LISTOFINVITED   PARTICIPANTS」）という表題のもと，参加者の氏名及び所属が記載されており，Ｌ博士，Ｍ博士，Ｋ博士のほか，Ｚ博士等マックス・プランク研究所の他のスタッフを含めた５８名の参加者が記載されている。その中には，ヨーロッパ各国及びアメリカ合衆国内の大学・研究機関所属の研究者，ジャーナリスト，製薬会社に所属する者などが含まれており，本件特許の出願人であり，元の特許権者であるロシュ社に所属するⅡ氏も参加者の一人である（乙４０の本文３６頁３段目）。
④　日程
乙４０の３９頁以下には，「PROGRAMOFTHE   MEETING」という表題のもと，１９９１年（平成３年）４月１８日から同月２０日までの会議の日程が記載されており，Ｌ博士が担当する時間の割当て等が示されている。(イ)　Ｌ博士，Ｍ博士及びＫ博士は，各宣誓供述書（乙２７，３７，３８）において，ドイツ国ゲッテインゲン市のマックス・プランク研究所で１９９１年（平成３年）４月１８日から同月２０日まで，国際会議“Selection-NaturalandUnnatural-   inBiotechnology”（本件ワークショップ）が開催された旨供述している。
(ウ)　以上の認定事実によれば，１９９１年（平成３年）４月１８日から同月２０日までの間，ドイツ国ゲッティンゲン市のマックス・プランク研究所において，Ｌ博士が企画・主催した国際会議（本件ワークショップ）が開催されたこと，本件ワークショップには，主催者側と招待された者との合計５８名が参加したことが認められる。
(2)　本件ワークショップにおける本件報告書の配布ア(ア)　Ｍ博士は，被控訴人欧州特許の異議手続の前記証人尋問において，本件報告書（乙２６）が，本件ワークショップの受付で，参加者全員に対し，プログラム，参加者リスト，名札とともに配布された旨，本件ワークショップは，必ずしもマックス・プランク研究所の共同研究者全員がその研究を発表するわけではなく，外部の人々による講演を聴くことができるためのものであった旨，本件報告書の研究内容は講演においてではなく冊子（Buchlein）の形で提供することが本件ワークショップの企画者であるＬ博士によって決定された旨供述している（乙６１の訳文２頁，３頁，５頁ないし８頁）。
また，Ｍ博士は，宣誓供述書（乙４７）において，本件報告書（乙２６）の表紙，序文，目次及び論文本文の１頁から７０頁までが，本件ワークショップの参加者に配布された旨，本件ワークショップの期間中，主催者のスタッフによって，参加者の数に対応する部数の本件報告書が会議の机上に置かれ，参加者に対しその他の書類及び名札と共に手渡された旨供述している。(イ)　Ｌ博士の２０００年（平成１２年）１２月２０日付け宣誓供述書（乙３７）及びＫ博士の宣誓供述書（乙２７）には，本件報告書（乙２６）が本件ワークショップの期間中に，初めて一般に公開された旨の各供述がある。乙２７，３７及び弁論の全趣旨によれば，上記各宣誓供述書は，Ｌ博士自身の欧州特許第０５８３２６５号（「新規生体高分子の製造方法」。以下「Ｌ特許」という。）に対する欧州特許庁における異議手続において，Ｌ特許の優先日（１９９１年（平成３年）４月１６日）以前に本件報告書（乙２６）が公開されていたかどうかの争点に関して提出されたことが認められる。(ウ)　Ｌ博士は，別の供述書（乙３９）において，本件報告書（乙２６）が，１９９１年（平成３年）４月１８日から同月２０日に開かれた本件ワークショップの参加者に配布された旨供述している。
さらに，Ｌ博士は，被控訴人欧州特許の異議手続に提出する目的で作成された２００４年（平成１６年）９月１９日付け宣誓供述書（乙６２）において，本件報告書（乙２６）は，最初は内部研究記録として意図され，それに相応して内密に取り扱われたが，その後，Ｌ博士自身の特許出願がされたことにより守秘の理由が存在しなくなったため，Ｌ博士の指示で，本件ワークショップの最初に招待者リストに挙げた参加者に配布された旨供述している。(エ)　前記(1)の認定事実と上記(ア)ないし(ウ)を総合すれば，本件報告書（乙２６）は，１９９１年（平成３年）４月１８日から同月２０日にドイツ国ゲッテインゲン市のマックス・プランク研究所で開催された本件ワークショップにおいて，各参加者に配布されたものと認められる。


イ　これに対し被控訴人は，本件ワークショップにおいて本件報告書（乙２６）が配布された事実を争うので，以下，被控訴人の主張について検討する。(ア)ａ　まず被控訴人は，本件ワークショップにおいて本件報告書が配布された旨のＬ博士の供述（乙６２等）によっても，本件報告書の具体的配布状況が明らかになっていないため，上記供述は信用することができない旨指摘する。しかし，①前記ア(ウ)のとおり，Ｌ博士は，２００４年（平成１６年）９月１９日付け宣誓供述書（乙６２）において，本件報告書（乙２６）は，最初は内部研究記録として内密に取り扱われたが，その後，Ｌ博士自身の特許出願がされたことにより守秘の理由が存在しなくなったため，Ｌ博士の指示で，本件ワークショップの最初に参加者に配布された旨供述し，更に供述書（乙３９）においても，本件報告書が本件ワークショップで参加者に配布されたことを明確に供述していること（なお，上記供述書（乙３９）は，その上端に示されたファクシミリ送信記録から，２００３年（平成１５年）７月１日ころに，クライスラー特許事務所（DOMPATENTVONKREISLER   KOELN）から送信されたものであり，送信された基の文書は，それ以前に同事務所とＬ博士との間で作成されたものと考えられる。），②前記ア(イ)，(ウ)によれば，Ｌ博士の上記宣誓供述書（乙６２）で指摘するＬ博士自身の特許は，Ｌ特許（欧州特許第０５８３２６５号）であり，その優先日が１９９１年（平成３年）４月１６日であることが認められ，上記優先日は本件ワークショップの開催日（１９９１年（平成３年）４月１８日から同月２０日）より前の日付けであり，本件ワークショップで本件報告書を配布してもＬ特許の新規性等に抵触することにならないから，Ｌ博士が，当初内密に取り扱われていた本件報告書を本件ワークショップで配布することを指示するに至った経緯に不自然な点はみられないことに照らすと，被控訴人の上記主張は採用することができない。ｂ　また，被控訴人は，本件ワークショップにおいて本件報告書（乙２６）が配布された旨のＬ博士の供述は，Ｌ博士の秘書であるＱ氏が，Ｌ博士の指示に基づいて，本件報告書のコピーの提供を拒否していること（甲１６，３６）と矛盾する旨主張する。
証拠（甲１５，１６，３６）及び弁論の全趣旨によれば，Ｌ博士の秘書であるＱ氏は，Ⅲ弁理士からＬ博士に対する本件報告書のコピー提供の依頼に対し，Ｌ博士の指示により，本件報告書は，「マックス・プランク研究所の内部報告書であり，この形式では公開されていないことをお知らせ致します。」と２０００年９月５日付けで回答（甲１６）し，上記依頼に応じなかったことが認められる。
しかし，Ｑ氏の上記回答は，本件報告書のコピーを作成して外部の者に配布するという形式での公開はしていないことを意味するにとどまり，本件ワークショップにおいて本件報告書が配布されたことと矛盾するということはできない。
したがって，被控訴人の上記主張も採用することができない。(イ)　次に被控訴人は，被控訴人欧州特許の異議手続の証人尋問におけるＭ博士の供述（乙６１）について，同博士が本件ワークショップにおいて配布された文書に図や写真があることを前提とした供述をしているが，実際には本件報告書には，図や写真が一切存在しないこと，同博士が本件ワークショップで本件報告書とともに配布された供述する名札等が提出されていないこと，本件報告書の配布状況について供述の変遷がみられること，同博士の上記供述にはＬ博士の供述と矛盾する部分があること，Ｍ博士の記憶と相反するＯ博士等の供述があること等を指摘して，Ｍ博士の上記供述の信用性に疑問がある旨主張する。ａ　しかし，被控訴人欧州特許の異議手続の証人尋問におけるＭ博士の供述（乙６１）は，本件報告書（乙２６）の配布の点において具体的かつ明確であり，その供述態度において特段不自然な点は認められず，また，部分的に記憶の誤り等があるとしても，本件ワークショップがＭ博士の証言時（２００４年（平成１６年）１２月７日）の１３年以上前に開催された点を考慮すれば，それによって，本件報告書の配布に関する同博士の供述の信用性を否定するということはできない。
ｂ　また，Ｏ博士の２０００年（平成１２年）１２月１９日付け宣誓供述書（甲１３）には，同博士は，マックス・プランク研究所でＬ博士の協力者として働いていたが，本件報告書（乙２６）はＬ博士の部門の内部書類として作成され，その作成の前後において，Ｌ博士から，本件報告書そのもの又はその書類中の情報を第三者（特にＩ博士又は同博士の協力者）が入手できるようにしてはならないと厳しく指示されていた旨，本件報告書が外部の人物に利用可能にされたことを知らない旨の供述があり，Ｐ博士の２０００年（平成１２年）１２月１８日付け宣誓供述書（甲１４）及びＺ博士の同年１２月２０日付け宣誓供述書（乙３８）にも，これと同旨の供述がある。
しかし，上記各宣誓供述書（甲１３，１４，乙３８）は，Ｌ特許に対する欧州特許庁における異議手続において，その優先日（１９９１年（平成３年）４月１６日）以前に本件報告書（乙２６）が公開されていたかどうかの争点に関して提出されたものであり（甲１３，１４，乙３８，弁論の全趣旨），上記優先日までの本件報告書の取扱いに主眼が置かれ，本件ワークショップとの関連は念頭に置かれていないと解する余地がある。


そして，Ｐ博士は本件ワークショップの参加者リスト（乙４０の３１頁～３８頁）に掲載されておらず，本件ワークショップに参加していたことを認めるに足りる証拠はない。もっとも，Ｏ博士の氏名は，上記参加者リストに掲載されており，Ｏ博士の２００５年（平成１７年）９月７日付け宣誓供述書（甲３２）には，同博士は，本件ワークショップのために，講堂の正面のロビーに展示された２つのポスターを準備し，本件ワークショップの多くの講演に出席したが，本件報告書が本件ワークショップの出席者又は他の外部の者に利用可能にされたことはないと記憶している旨の供述があるものの，Ｏ博士は，上記参加者リストに個別に氏名，所属等が掲載されている者とは異なり，マックス・プランク研究所所属のスタッフとして末尾に一括して記載されているにすぎないし，本件ワークショップの企画全体に具体的にどの程度関与していたのか明確ではない。また，Ｚ博士の２００５年（平成１７年）１０月１１日付け宣誓供述書（甲４０）には，同博士は，本件ワークショップの際に，本件報告書を秘密に保持するようにとのＬ博士の指示が変更されたことは知らない旨，Ｌ博士の指示に従って，本件報告書が本件ワークショップの出席者又は他の外部の者に利用可能にされた記憶はない旨の供述があるが，Ｚ博士も上記参加者リストに個別に氏名，所属等が掲載されている者とは異なり，Ｏ博士と同様，マックス・プランク研究所所属のスタッフとして末尾に一括して記載されているにすぎず，本件ワークショップの企画全体に具体的にどの程度関与していたのか明確ではない。
以上の諸点に照らすと，Ｏ博士，Ｐ博士及びＺ博士の上記各宣誓供述書（甲１３，１４，３２，４０，乙３８）は，Ｍ博士の前記供述の信用性に疑問を生じさせるものであるとはいえない。
(ウ)　次に，本件ワークショップに参加したＲ氏（甲２５），Ｓ氏（甲２６），Ｔ博士(甲２９)，Ｕ博士(甲３１)，Ｖ博士（甲３３），Ｗ博士（甲３４)，Ｘ氏（甲３５）及びＹ博士（甲３７）の各宣誓供述書中には，①本件報告書（乙２６）は，本件ワークショップにおいて利用可能にされず，参加者に配布されなかったと信じる旨（甲２５），②本件報告書のコピーを本件ワークショップ又はそれ以外の時において受け取った記憶がない旨（甲２６），③本件ワークショップにおいて本件報告書のコピーを絶対に受け取っておらず，私の知る限りでは，本件報告書は，本件ワークショップで頒布されていない旨（甲２９），④本件報告書が本件ワークショップで渡されたとは記憶していない旨（甲３１），⑤本件報告書が，本件ワークショップの出席者に利用可能にされたという記憶を有さないし，その出席者に利用可能にされたとは思わない旨（甲３３），⑥本件報告書が，本件ワークショップの出席者に利用可能になったとも配布されたとも記憶していない旨（甲３４），⑦本件報告書が本件ワークショップにおいて配布されたという記憶を有しない旨（甲３５），⑧本件報告書が本件ワークショップの参加者に利用可能にされたかは覚えていない旨（甲３７）の供述がある。
しかし，上記各供述は，上記③を除き，本件ワークショップにおける本件報告書の配布の有無について明確な表現を用いていないこと，上記③には，本件報告書を絶対に受け取っていないと断言する根拠等について述べられていないこと，上記各宣誓供述書は，それぞれ２００５年（平成１７年）２月から同年９月にかけて作成されたものであり，その作成までに，本件ワークショップの開催日（１９９１年（平成３年）４月１８日から同月２０日）から約１４年経過していることに照らすと，上記各供述は，本件ワークショップにおいて本件報告書が配布された旨のＬ博士及びＭ博士の前記各供述の信用性を左右するものではない。(エ)　さらに，被控訴人は，本件ワークショップの発表の要旨をまとめた冊子である乙４０に，本件報告書について触れた記載が一切ないこと，参加者あるいは発表者がその後に発表した論文・記事にも，本件報告書の存在は一切触れられていない旨主張するが，被控訴人主張の事実があるからといって，本件ワークショップにおける本件報告書（乙２６）の配布が否定されるということはできない。(オ)　以上によれば，被控訴人が指摘する諸点は，本件ワークショップにおいて本件報告書（乙２６）が配布されたとの前記認定を覆すに足りない。
(3)　頒布刊行物該当性
ア　前記認定のとおり，本件報告書（乙２６）は，当初は，マックス・プランク研究所における内部資料として作成されたものであるが，１９９１年（平成３年）４月１８日から同月２０日までの間に開催された本件ワークショップにおいて，５８名の参加者に配布されたものである。
そして，本件ワークショップの参加者は，招待された者であり，希望する者が自由に出席できる会議であったわけではないが，ヨーロッパ各国及びアメリカ合衆国内の大学・研究機関所属の研究者，ジャーナリスト，製薬会社に所属する者で構成された国際会議の実質を有しており，しかも，本件ワークショップの企画者・主催者であるＬ博士が，前述したＬ特許（優先日１９９１年（平成３年）４月１６日）との関係で本件報告書の非開示厳守を指示した際に特に氏名を挙げたＩ博士（乙６１）のほか乙４０の本文３４頁末尾），本件特許の出願人であり，元の特許権者であるロシュ社に所属するⅡ氏も（乙４０の本文３６頁３段目），その中に含まれていたのである。
加えて，本件ワークショップにおいて前記のように配布された本件報告書は，当初は内部資料として作成されたものの，本件ワークショップの主催者であるＬ博士が，自らの特許であるＬ特許につき１９９１年（平成３年）４月１６日に優先日を確保したことから，本件報告書を秘密にしておく必要性がなくなったと判断し，Ｌ博士の指示により，本件ワークショップにおける討論の質を上げるため，各参加者に守秘義務を課すことなく配布されたものであり（乙６２，弁論の全趣旨），これを受領した被配布者も，本件報告書を含む資料の利用は自由であると受けとめた（乙６１）のである。


イ　ところで，特許法２９条１項３号にいう「頒布された刊行物」とは，公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書，図画その他これに類する情報伝達媒体であって，頒布されたものを指すと解される（最高裁昭和５５年７月４日第二小法廷判決・民集３４巻４号５７０頁，同昭和６１年７月１７日第一小法廷判決・民集４０巻５号９６１頁参照）ところ，小冊子である本件報告書（乙２６）は，前記アのとおり，ドイツ国ゲッテインゲン市で開催された国際会議の実質を有する本件ワークショップにおいて，生物物理化学を専攻する欧州又は米国の学者・研究者・ジャーナリスト・製薬会社担当者等の５８名の出席者（その中には本件特許の出願人ないし元特許権者であるロシュ社の担当者も含まれている。）に対し，何らの守秘義務を課すことなく配布され，これを受領した者もその利用は自由であると受けとめていたというのであるから，本件報告書は，前記配布により，特許法２９条１項３号にいう「外国において頒布された刊行物」に該当するに至ったと認めるのが相当である。
ウ　以上によれば，本件報告書（乙２６）は，本件発明１，３の優先日（本件優先日）である平成３年５月２日前に外国において頒布された刊行物であると認めるのが相当である。
３　本件発明１の新規性について
(1)　本件報告書の記載内容
ア　本件報告書（乙２６）の「ＩＩ．３．４　大規模な平行進化の実験Ｈ」（LARGESCALEPARALLEL   EVOLUTIONEXPERIMENTS,ANDREAS   SCHOBER）の項（Ｈ論文）には，次のような記載があることが認められる。
①「進化装置の主要な特徴は：
－実験の各ステップのための複数ステーション；
－ステーション間でサンプルキャリアを移動させるための移送ユニッ
ト；
－２つの独立したピペッティングロボットを含む液体供給システム（液体に接触するパーツは，交差夾雑を防止するため，使い捨てである）；－交差夾雑を最小限にするために，中身が入ったマルチウェル反応プ
レートをシールするための収縮包装材；
－実験後にさらに解析するために反応用液を保存するための凍結保存
装置；
－マルチチャンネル蛍光計により実験中に核酸濃度を測定するための
測定ポジション；
－急激な温度変化を行うための，いくつかのサーモスタット装置；－ＶＭＥデータバスに基づいてマスターコンピュータを介する，プロ
セスコントロールとリアルタイムデータ処理；
－ステーションに付属するコンピュータの相互作用的駆動；である。」（５４頁１８行～３３行，訳文１１頁６行～２０行）。②「マルチチャンネル蛍光計の小規模テスト版は，Ｚ博士により構築されたものであり，そしてスケールアップされるだろう。」（５４頁３４行～３５行，訳文１１頁２１行～２２行）。
③「全てのサーモスタット付きステーションは，高い熱容量を有する大きなアルミニウムブロックから構築される。それらは，加熱装置または冷却装置を備える。サンプルキャリアは，アルミニウムからできているが，しかし銀の熱伝導性の方がより高いため，銀に置換したものも計画されている。サンプルキャリアは，薄い（４μｍ）プラスチックでできた使い捨てマルチウェル反応チャンバーを支持する。薄い箔で中身が入ったマルチ反応ウェルチャンバーをシールすることにより，交差夾雑を防止する。この箔は非常に光透過性が高く，核酸の増加をマルチチャンネル蛍光計により観察することができる。サンプルキャリアは，アルミニウムブロックに一体的に組み込まれたバキュームシステムにより，アルミニウムブロック上に引きつけられる。したがって，急速な温度変化が行われるときに低い熱抵抗が保証される。アルミニウムブロックの温度は，大きな熱容量を有するため，ほとんど変化しない。この技術は，高速ポリメラーゼ連鎖反応を行うために構築されたプロトタイプではすでにうまく使用されている。」（５４頁３８行～５５頁１０行，訳文１１頁末行～１２頁１１行）。
④「急速な温度変化をできるようにするこの進化装置は，複数の核酸増幅反応（ＰＣＲ）（Mullisetal.,1987）を同時に行うことができるように容易に改造することができる。他のＰＣＲ装置とは対照的に，この装置では，全てのウエルにおける温度経過が一定になることが保証され，そして大幅で急速な温度変化が可能とされる：５０℃を超える温度の急激な変化を数秒以内で行うことができる。さらに，蛍光計により，核酸増幅のオンラインモニタリングが可能になる。ＯおよびＺにより行われた予備的実験では，核酸濃度を，蛍光指示薬を用いてＰＣＲの間測定することができ，そのことにより増幅反応は妨害されない，ということが示された。マルチチャンネル蛍光計は，ＰＣＲによる特異的な核酸の存在を検出しあるいはその特異的な核酸の濃度を測定するために必要とされる努力を大幅に減少させるだろう。」（５５頁１６行～２６行，訳文１２頁１６行～末行）。イ　また，本件報告書（乙２６）中の「ＩＩ．３．５　マルチチャンネル蛍光計　Ｚ」（MULTICHANNELFLURORIMETER,Ｚ)の項（以下「Ｚ論文」という。）には，「蛍光は，･･･高出力Ａｒ+
－レーザ－により励起される。励起光は，光ファイ
バーにより全てのサンプルに導かれる。」（５６頁４行～５行，訳文１３頁１４行～末行），「蛍光放射は，独立した複数のファイバー（ウェーブガイド）により集められる。検出器部位では，それらファイバーは一緒にまとめられて，規則的なパターンが得られる。ペルティエ冷却型ＣＣＤカメラは，ファイバー末端から出射する光強度を測定する。」（５６頁１３行～１５行，訳文１３頁２２行～末行）との記載がある。


ウ　さらに，本件報告書（乙２６）中の「ＩＩ．３．３　IN　VITROでの進化実験の制御と自動化　Ⅳ」（CONTROLLEDANDAUTOMATED   EVOLUTIONEXPERIMENTSINVITRO,Ⅳ)の項（Ⅳ論文）には，には，「この機械において，ＲＮＡ増加を，１チャンネルの高感度グラスファイバー蛍光計を使用してオンラインでモニターする（例えばＺによるリポート）。蛍光計は特に，少量サンプル中の蛍光を，溶液にふれることなく測定し，したがって交差夾雑を回避するように構築した。ＲＮＡ濃度の測定は，エチジウムブロマイドが核酸の二本鎖領域中に挿入された後における，エチジウムブロマイドの蛍光増強に基づく。」（５２頁２１～２６行，訳文８頁１３～１７行），「連続的トランスファー機械により得られた経験は，進化実験を平行して行うことができる機械の構築をサポートする（例えばＨによるリポート）。」（５３頁６～８行，訳文９頁１２～１４行）との記載がある。エ　本件報告書（乙２６）は，「Ｉ．Intoroduction」，「ＩＩ．Individualreports」で構成され，「ＩＩ．Individualreports」は，「ＩＩ．１．Evolutionarytheory」,「ＩＩ．２．Evolutionexperiments」,「ＩＩ．３．Evolutionbiotechnology」,「ＩＩ．４．References」のセクションに区分されている。Ｈ論文，Ｚ論文及びⅣ論文は，いずれも「ＩＩ．３．Evolutionbiotechnology」（「ＩＩ．３．進化バイオテクノロジー」）のセクション中の一部分を構成するものである。
(2)　本件発明１と本件報告書の対比
ア　構成要件Ａ，Ｅ
(ア)　前記(1)ア④によれば，本件報告書（乙２６）のＨ論文には，進化装置を改造することにより，複数の核酸増幅反応（ＰＣＲ）を同時に行うことができること，蛍光計により，核酸増幅のオンラインモニタリングが可能になること，予備的実験により，核酸濃度を蛍光指示薬を用いてＰＣＲの間測定することができ，そのことにより増幅反応は妨害されないということが示されたことが記載されている。
そして，①乙１８によれば，ＰＣＲとは，ＤＮＡ鎖の特定部位のみを繰返し複製する反応であって，１)ＤＮＡ二本鎖の解離，２)オリゴヌクレオチドとのアニーリング，３)ＤＮＡポリメラーゼによる相補鎖合成，の３反応の繰り返しからなるものであることが認められること，②甲９には，「２．ＰＣＲの基本反応条件」として，「ＤＮＡの熱変性温度は９３℃程度にとどめるのがよい」（３６頁左欄２１行～２２行），「アニーリングの温度設定は非特異的バンドの出現を抑える上で重要である。・・・５５℃２分の条件を設定した。しかしいくつかの非特異的バンドが見られたので，６５℃１分の条件にしたところ非特異的バンドは完全に消失した」（３６頁左欄下から７行～右欄４行），「Taqポリメラーゼの反応は７０℃で６０ヌクレオチド／秒／分子の速度で進行すると報告されているが，条件により異なる。７２℃１分で１kbくらいが増幅されるのを目安とすればよいであろう」（３６頁右欄７行～１０行）と記載されていることからすれば，ＰＣＲにおける上記１)～３)の各反応は，温度変化を伴って繰り返されるものであると認められ，ＰＣＲは「複数の熱循環」を伴う「核酸増幅反応」であることが認められる。
(イ)　以上の認定事実によれば，本件報告書（乙２６）には，複数の熱循環を伴う核酸増幅反応であるＰＣＲの間，核酸増幅のオンラインモニタリングを行う装置が記載されていると認められるから，本件発明１にいう「複数の熱循環にわたって核酸増幅反応をモニターするための装置」（構成要件Ａ）が記載されているものと認められる。
そうすると，本件報告書には，複数の熱循環を伴う核酸増幅反応であるＰＣＲの間，蛍光指示薬を用いて核酸増幅のオンラインモニタリングを行うことが記載されているものと認められるから，複数の熱循環を伴うＰＣＲの間蛍光指示薬からの光学シグナルの変化を測定すれば，必然的に複数の循環期間にわたる光学シグナルの循環依存的変化を測定することになり，本件報告書には本件発明１にいう「複数の循環期間にわたって各光学シグナルの循環依存的変化を測定することが可能である」（構成要件Ｅ）ことについても記載されているものと認められる。(ウ)　これに対し被控訴人は，本件報告書（乙２６）のＨ論文には，熱サイクルのない一定温度におけるＲＮＡ増幅による分子レベルでの生物進化の仕組みを解明する装置をＰＣＲに応用することにより，従来のＰＣＲ装置に比較して，①全てのウエルにおける温度経過が一定になることが保証され，大幅で急速な温度変化が可能とされる（５０℃を超える温度の急激な変化を数秒以内で行うことできる）こと，②「核酸増幅のオンラインモニタリングが可能にな」り，「核酸濃度を蛍光指示薬を用いてＰＣＲの間測定することができ」ることが，推測されているにすぎず，上記①は，平行進化装置が複数のサンプルについて同時に温度変化を行うことができるということから生じるメリットであって，本件発明１の構成要件Ａ，Ｅとは関係がないし，また，上記②は，ＰＣＲ中に１回蛍光測定を行うことにより実験が予想通りに進み始めたことを確認できることを意味し，複数の循環期間にわたって各光学シグナルの循環依存的変化を測定することにより，初期核酸量の定量を行うことができることについては一切触れられていないなどとして，本件報告書に構成要件Ａ及びＥが開示されていない旨主張する。
しかし，先に説示したとおり，本件報告書には，蛍光計により，核酸増幅のオンラインモニタリングが可能になること，予備的実験により，核酸濃度を蛍光指示薬を用いてＰＣＲの間測定することができ，そのことにより増幅反応は妨害されないということが示されたことが記載されているのであり，これらの記載は，複数の熱循環を伴う核酸増幅反応であるＰＣＲの間，継続的に蛍光指示薬からの光シグナルの変化を測定することにより，核酸増幅のオンラインモニタリングを行ったことを意味すると解するのが相当である。
したがって，本件報告書の蛍光測定が，ＰＣＲ中に１回だけ行って増幅が起きていることを確認するためのものであると解することはできず，被控訴人の上記主張は採用することができない。
イ　構成要件Ｂ


本件発明１の構成要件Ｂの「核酸増幅反応混合物を収容するための支持体」については，請求項１において具体的な記載がないこと，本件明細書（甲２）に「サーモサイクラーは，４８個の反応チューブを保持し得る加熱ブロックを使用している」（段落【００６６】）と記載されていること，本件発明６（請求項６）（「１又は複数の核酸増幅反応混合物を収容するための１又は複数の反応容器をさらに有する，請求項１～５のいずれか１項に記載の装置」）は，本件発明１（請求項１）の装置に「反応容器」すなわち「反応チューブ」を構成要件として付加していることを総合すると，上記「加熱ブロック」（段落【００６６】）が，構成要件Ｂの「核酸増幅反応混合物を収容するための支持体」に該当するものと解される。一方，前記(1)ア③によれば，本件報告書（乙２６）のＨ論文には，「核酸増幅反応混合物」を直接収容するマルチウェル反応チャンバーをサンプルキャリアが支持し，このサンプルキャリアがアルミニウムブロック上に引きつけられることが記載されており，上記「アルミニウムブロック」は「核酸増幅反応混合物を収容するための支持体」に相当するものと認められる。
また，前記(1)ア③によれば，全てのサーモスタット付きステーションが上記「アルミニウムブロック」から構築され，それらが加熱装置又は冷却装置を備えることが記載されており，上記「サーモスタット付きステーション」は「熱循環器」を備えているものと解される。
したがって，本件報告書には，「１又は複数の核酸増幅反応混合物を収容するための支持体を有する熱循環器」（構成要件Ｂ）が記載されているものと認められる。
ウ　構成要件Ｃ
本件明細書（甲２）に「好適な光学系は，光源からの励起光を反応チューブに導き，各チューブからの輻射光を測定する」（段落【００６６】）と記載されている。
そして，本件報告書（乙２６）のＨ論文には，マルチチャンネル蛍光計の小規模テスト版がＺ博士により構築されたことが記載されているところ（前記(1)ア②），Ｚ論文には，励起光が光ファイバーにより全てのサンプルに導かれること，蛍光放射は，独立した複数のファイバー（ウェーブガイド）により集められ，ファイバー末端から出射する光強度をペルティエ冷却型ＣＣＤカメラによって測定することが記載されており（前記(1)イ），上記「光ファイバー」及び「ＣＣＤカメラ」は，それぞれ，励起光をサンプルに導くもの，蛍光放射を集めたファイバー末端からの光強度を測定するものであるから，サンプルすなわち「核酸増幅反応混合物」に光学的に連係された「光学系」を構成するものと認められる。したがって，本件報告書には，「１又は複数の核酸増幅反応混合物に光学的に連係される光学系」（構成要件Ｃ）が記載されているものと認められる。
エ　構成要件Ｄ
(ア)　前記(1)アの認定事実によれば，本件報告書（乙２６）のＨ論文には，進化装置が，交差夾雑を最小限にするために，中身が入ったマルチウェル反応プレートをシールするための収縮包装材を含んでいること（前記(1)ア①），この収縮包装材は薄い箔であって非常に光透過性が高く，核酸の増加をマルチチャンネル蛍光計により観察することができること（同③），蛍光計により，核酸増幅のオンラインモニタリングが可能となること，予備的実験では，核酸濃度を，蛍光指示薬を用いてＰＣＲの間測定することができ，そのことにより増幅反応は妨害されなかったこと（同④）が記載されている。
これらの記載を総合すると，本件報告書の装置においては，交差夾雑を最小限にするために，核酸増幅反応混合物の入ったマルチウェル反応プレートが収縮包装材でシールされているが，この収縮包装材は光透過性の高い薄い箔であることから，核酸増幅反応混合物の入ったマルチウェル反応プレートをシールしたまま，マルチチャンネル蛍光計によって，核酸増幅のオンラインモニタリングをすることができ，ＰＣＲの間核酸濃度を測定することが可能となることが認められる。したがって，本件報告書には，本件発明１の「光学系は，１又は複数の核酸増幅反応混合物を閉じたままで各反応混合物からの光シグナル測定するために作用しうる検出器を有し」（構成要件Ｄ）が記載されているものと認められる。(イ)　これに対し被控訴人は，多数のサンプルあるいは大量のサンプルを同時に用いて長時間の実験を行う場合に，その実験途中に一部のサンプルを取り出して解析することにより，その実験の途中の状態を分析することは，一般的に研究者が行う周知の実験手法であり，本件特許に係る本件優先日（平成３年５月２日）当時，ＰＣＲの蛍光測定は，反応終了後に容器を開けて行わなければならないという技術常識があり，また，ＰＣＲ反応開始前に反応混合物に添加して反応容器を閉じたまま蛍光測定するための蛍光指示薬が知られていなかったこと，本件報告書のＨ論文には，多数の核酸増幅反応を平行して行う装置の記載があるが（乙２６の５５頁１６行～１８行），「全てのサンプルが反応ステーションに設けられた測定ポジションで測定される」との記載はないことなどからすれば，ＰＣＲの分野の当業者は，Ｈ論文にはＰＣＲ実験中に一部のサンプルを取り出して蛍光測定することが記載されていたとしか理解できなかったというべきであって，本件報告書には，ＰＣＲ反応を継続しながら核酸増幅反応混合物を「閉じたままで」反応混合物からの光シグナルを測定することの記載がなく，構成要件Ｄが開示されていない旨主張する。
ａ　しかし，前記(1)アのとおり，Ｈ論文には，蛍光計により，核酸増幅のオンラインモニタリングが可能となること，予備的実験では，核酸濃度を，蛍光指示薬を用いてＰＣＲの間測定することができ，そのことにより増幅反応は妨害されなかったことが記載されているのであるから，被控訴人が主張するような技術常識があったとしても，Ｈ論文を読んだ当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）が，反応ステーションでの反応が終わった後，測定ポジションで測定される前に蛍光指示薬が添加され，その後に光透過性の高いシールを用いてオンラインで蛍光測定すると理解するものとは認め難い。ｂ　また，Ｈ論文には，前記(1)ア①のとおり，「マルチチャンネル蛍光計により実験中に核酸濃度を測定するための測定ポジション」（原文は，"ameasurementpositionto   measurenucleicacid   concentrationsduringtheexperimentbya   multichannnelfluorimeter(cf.reported   byＺ"）と記載されていることから，本件報告書（乙２６）の装置には，一つのマルチチャンネル蛍光計によって実験中の核酸濃度を測定する測定ポジションが一つしかないことが認められる。


しかし，Ｈ論文の中で引用されているＺ論文には（前記(1)ア②のとおり，Ｈ論文には「マルチチャンネル蛍光計の小規模テスト版は，Ｚにより構築されたものであり」との記載がある。），マルチチャンネル蛍光計に関して，蛍光放射は，独立した複数のファイバー（ウェーブガイド）により集められ，検出器部位では，それらファイバーは一緒にまとめられて，ペルティエ冷却型ＣＣＤカメラによって，ファイバー末端から出射する光強度を測定すること（前記(1)イ）が記載されている。
そして，Ｈ論文には，サンプルが液体供給システムによりステーションから測定ポジションに移動することを示す記載は認められない。そうすると，Ｈ論文における一つの測定ポジションにおいては，反応ステーション上のすべての反応サンプルからの蛍光放射が複数のファイバーに集められ，ＣＣＤカメラによって一度に蛍光測定されると解するのが相当であり，測定ポジションが一つしかないからといって，「一部のサンプルが液体供給システムにより測定ポジションに移され，反応ステーションでは残りのサンプルの反応を進めると同時に，測定ポジションにおいて蛍光測定を行うことができる」というように解釈をすべき理由はない。
したがって，被控訴人の上記主張は採用することができない。オ　以上のとおり，本件報告書（乙２６）には，本件発明１の構成要件ＡないしＥがすべて開示されているものと認められる。
(3)　本件報告書記載の発明の実施可能性の有無
ア　被控訴人は，本件報告書（乙２６）のＨ論文には，ＰＣＲ反応の際に用いた蛍光指示薬の種類及び蛍光指示薬を含む反応混合物の組成が一切開示されておらず，また，本件優先日（平成３年５月２日）当時，エチジウムブロマイドが「ＤＮＡの正常な複製や転写を妨げる」ものと理解されていたため，エチジウムブロマイドは，ＰＣＲ反応後にのみ使用する蛍光指示薬として著名だったのであり，ＰＣＲ反応前に添加できる蛍光指示薬であるとは理解されていなかったのが技術常識であったことなどからすれば，当業者は本件報告書の蛍光指示薬としてエチジウムブロマイドを理解することができず，本件報告書の発明に実施可能性がないから，本件報告書に本件発明１の技術的思想の記載（特許法２９条１項３号）があるということはできない旨主張する。
イ　しかしながら，前記１(1)ウのとおり，Ⅳ論文には，「連続的トランスファー機械により得られた経験は，進化実験を平行して行うことができる機械の構築をサポートする（例えばＨによるリポート）。」との記載があり，このようにⅣ論文により得られた経験がＨ論文における機械の構築をサポートすることが明記されている以上，両論文が相互に関連づけて読まれるべきものであることは明らかであり（前記１(1)エのとおり，Ｈ論文，Ｚ論文及びⅣ論文は，いずれも「ＩＩ．３．進化バイオテクノロジー」のセクション中の一部分を構成するものである。），Ｈ論文において核酸増幅のオンラインモニタリングを可能とする蛍光指示薬の種類が具体的に記載されていなくとも，当業者はⅣ論文で使用された，ＲＮＡの増加をオンラインでモニターを可能とする「エチジウムブロマイド」を使用すればよいことを当然に理解することができるものと認められる。
また，被控訴人は，エチジウムブロマイドが「ＤＮＡの正常な複製や転写を妨げる」ことが周知であった旨主張するが，本件報告書（乙２６）のＨ論文に，「予備的実験では，核酸濃度を，蛍光指示薬を用いてＰＣＲの間測定することができ，そのことにより増幅反応は妨害されない，ということが示された」（前記(1)ア④）と明記されているのであるから，被控訴人の主張する周知事項が存在したとしても，当業者が上記のような理解をする妨げとなるものではない。したがって，被控訴人の前記主張は，その前提を欠くものであって採用することができない。
４　本件発明３の新規性について
(1)　本件報告書（甲２６）に，本件発明３（本件訂正後の請求項３）の構成要件ＡないしＥ（本件発明１と同一）が記載されていることは，先に説示したとおりである。
そして，前記３(1)ア④によれば，本件報告書（乙２６）には，改造された装置は複数の核酸増幅反応（ＰＣＲ）を同時に行うことができるものであることが記載されていることが認められるから，本件発明３の「複数の核酸増幅反応混合物を収容するようにされた」（構成要件Ｆ）が記載されているものと認められる。(2)　次に，本件訂正後の請求項３（本件発明３）は，その記載上，「増幅前に存在する標的核酸量の定量のために使用される」（構成要件Ｇ）特有の「装置の構成」を有するものと認めることはできない。
また，本件発明３の構成要件Ｇは，装置の用途を示すものではなく，単に，「光学シグナルの循環依存的変化」を測定することにより得られたデータの使用目的を規定したものにすぎないと解するのが相当である。そして，請求項３が請求項１を引用して記載されていることによれば，本件発明３に係る装置の用途が，本件発明１と同様に，「複数の熱循環にわたって核酸増幅反応をモニターする」ことにあるものと認められる。(3)　以上によれば，本件発明３の装置は本件報告書（乙２６）の装置と，構成要件ＡないしＦの全てを備える点で一致しており，構成要件Ｇが加えられても，装置としての同一性は何ら変わるものではないから，本件報告書には，本件発明３の構成要件が全て開示されているものと認められる。
５　小括
以上によれば，本件発明１，３は，本件報告書（乙２６）に記載された発明と同一であって，本件特許は特許法２９条１項３号に違反する事由（新規性の欠如）があり，特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから，特許法１０４条の３第１項の規定により，特許権者たる被控訴人は控訴人に対し，その権利を行使することができないと解すべきこととなる。
６　結論
そうすると，その余について判断するまでもなく，被控訴人の本訴請求は全て理由がなく，これを一部認容した原判決は理由がなく，原判決中，控訴人敗訴部分は取消しを免れない。
よって，原判決中，控訴人敗訴部分を取り消し，上記取消しに係る被控訴人の請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官　　　　中野    哲弘
裁判官　　　　大鷹    一郎
裁判官　　　　長谷川　浩　二


平成１３年（行ケ）第３７１号　特許取消決定取消請求事件
平成１５年７月３１日口頭弁論終結
判　　　　決
原　　　告　　　　株式会社日立製作所
訴訟代理人弁護士　井　坂　光　明
同　　市　橋　智　峰
訴訟代理人弁理士　中　村　　　守
同　　戸　田　裕　二
同　　川　野　浩　史
被　　　告　　　　特許庁長官　今井康夫
指定代理人　　　　小　川　　　謙
同　　小　林　信　雄
同　　大　橋　良　三
同　　高　橋　泰　史
同　　涌　井　幸　一
主　　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
(1)特許庁が異議２０００－７３６７０号事件について平成１３年７月４日にした決定を取り消す。
(2)訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「ファクシミリ装置」とする特許第３０２７０６７号の特許（平成５年３月９日特許出願（以下「本件出願」という。），平成１２年１月２８日設定登録，以下「本件特許」という。請求項の数は７である。）の特許権者である。
本件特許に対し，請求項１ないし７のすべてにつき，特許異議の申立てがなされた。特許庁は，この申立てを，異議２０００－７３６７０号事件として審理し，その結果，平成１３年７月４日，「特許第３０２７０６７号の請求項１ないし７に係る特許を取り消す。」との決定をし，平成１３年７月２４日にその謄本を原告に送達した。
２　特許請求の範囲（各請求項により特定される発明を，以下，「本件発明１」，「本件発明２」などといい，これらをまとめて「本件発明」という。別紙図面Ａ参照）
「【請求項１】１つ以上の情報処理装置が接続されているＬＡＮと電話回線とに接続されるファクシミリ装置において，上記情報処理装置との間で，上記ＬＡＮを介して，データを送受信するためのＬＡＮインタフェース手段と，上記電話回線を介して受信したファクシミリデータを記憶する第１の記憶手段と，上記第１の記憶手段に記憶されているファクシミリデータに，該ファクシミリデータの送信元であるファクシミリ装置の識別情報が付加されている場合に，該ファクシミリ装置の識別情報に基づいて，該ファクシミリデータの送信先となる情報
処理装置を決定する決定手段を備え，
上記ＬＡＮインタフェース手段を介して，上記決定手段により決定された情報処理装置に，該ファクシミリデータを送信することを特徴とするファクシミリ装置。
【請求項２】請求項１記載のファクシミリ装置において，上記情報処理装置のうちの１つが，１つ以上のファクシミリ装置の識別情報と上記情報処理装置のうちの少なくとも１つの情報処理装置の識別情報とを対応付けて記憶している第２の記憶手段を備えている場合に，上記決定手段は，上記ＬＡＮインタフェース手段を用いて，上記第２の記憶手段の記憶内容を参照し，上記参照結果に基づいて，送信元であるファクシミリ装置の識別情報に対応する情報処理装置の識別情報が示す情報処理装置を，上記ファクシミリデータの送信先となる情報処理装置であると決定することを特徴とするファクシミリ装置。
【請求項３】請求項１記載のファクシミリ装置において，１つ以上のファクシミリ装置の識別情報と上記情報処理装置のうちの少なくとも１つの情報処理装置の識別情報とを対応付けて記憶している第２の記憶手段を
備えており，
上記決定手段は，上記第２の記憶手段の記憶内容を参照し，上記参照結果に基づいて，送信元であるファクシミリ装置の識別情報に対応する情報処理装置の識別情報が示す情報処理装置を，上記ファクシミリデータの送信先となる情報処理装置であると決定することを特徴とするファクシミリ装置。【請求項４】請求項２または３記載のファクシミリ装置において，上記第２の記憶手段の記憶内容は，外部から入力／変更可能であることを特徴とするファクシミリ装置。
【請求項５】請求項２，３または４記載のファクシミリ装置において，上記決定手段は，送信元であるファクシミリ装置の識別情報に対応する情報処理装置の識別情報が上記第２の記憶手段に記憶されていない場合，または，送信元であるファクシミリ装置の識別情報がファクシミリデータに付加されていない場合は，上記ファクシミリデータを自身で記録出力することを特徴とするファクシミリ装置。
【請求項６】請求項１，２，３，４または５記載のファクシミリ装置におい
て，
上記識別情報として，Ｇ３ファクシミリ通信手順において，送信元であるファクシミリ装置から送信されてくる送信端末識別信号を利用することを特徴とするファクシミリ装置。
【請求項７】請求項１，２，３，４または５記載のファクシミリ装置におい
て，
上記識別情報として，送信元であるファクシミリ装置において読み取られた送信原稿の，予め決められた場所に記入されている情報を利用することを特徴とするファクシミリ装置。」
３　決定の理由


別紙決定書の写しのとおりである。要するに，本件発明１ないし４及び６は，いずれも特開平４－３０２２５６号公報（以下，決定と同様に「刊行物１」という。）に記載された発明（以下「引用発明１」という。別紙図面Ｂ参照），並びに，特開平３－２８９７５６号公報（審判甲第４号証，本訴甲第６号証。以下「甲６文献」という。)及び特開昭６４－１２６５７号公報（審判甲第１号証，本訴甲第７号証。以下「甲７文献」という。)に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，本件発明５は，これらの引用例に記載された発明と，特開平２－６５４３９号公報（甲第５号証。以下，決定と同様に「刊行物２」という。）記載された周知技術とに基づいて，本件発明７は，これらの引用例に記載された発明と，特開平４－１８８４４号公報（以下，決定と同様に「刊行物５」という。）に記載された発明とに基づいて，それぞれ当業者が容易に発明をすることができた，とするものである。
決定が，上記認定判断において，本件発明１と引用発明１との一致点・相違点として認定したところは，次のとおりである（決定が本件発明１と引用発明１との一致点・相違点の認定を，本件発明２ないし本件発明７と引用発明１との一致点・相違点の認定の一部として援用して認定していることは，その説示自体から明らかである。）。
一致点
「１つ以上の情報処理装置が接続されているＬＡＮと電話回線とに接続される
装置において，上記情報処理装置との間で，
ファクシミリデータに，該ファクシミリデータの送信元であるファクシミリ装置の識別情報が付加されている場合に，該ファクシミリ装置の識別情報に基づいて，該ファクシミリデータの送信先となる情報処理装置を決定し，決定された情報処理装置に，該ファクシミリデータを送信することを特徴とする装置。」
相違点
「請求項１に係る発明では，「ＬＡＮを介して，データを送受信するためのＬＡＮインタフェース手段と，電話回線を介して受信したファクシミリデータを記憶する第１の記憶手段と，上記第１の記憶手段に記憶されているファクシミリデータに，該ファクシミリデータの送信元であるファクシミリ装置の識別情報が付加されている場合に，該ファクシミリ装置の識別情報に基づいて，該ファクシミリデータの送信先となる情報処理装置を決定する決定手段を備え，上記ＬＡＮインタフェース手段を介して，上記決定手段により決定された情報処理装置に，該ファクシミリデータを送信するファクシミリ装置」であるのに対して，刊行物１では，ファクシミリデータに，該ファクシミリデータの送信元であるファクシミリ装置の相手局ＩＤ，登録電話番号（識別情報）が付加されている場合に，該ファクシミリ装置の相手局ＩＤ，登録電話番号（識別情報）に基づいて，該ファクシミリデータの送信先となるワークステーション（情報処理装置）を探し，見つけたワークステーション（情報処理装置）に，該ファクシミリデータを送信しているが，「ＬＡＮインタフェース手段」，「第１の記憶手段」，および「決定手段」を備えるとも，また，それぞれの手段がどこに設けられているかについても明記されていない点」（以下「相違点１」という。）
決定が，相違点１のほかに，本件発明５と引用発明１との相違点として認定したところのうち，本訴において原告が問題とするものは，次のとおりである。「請求項５に係る発明は，決定手段は，送信元であるファクシミリ装置の識別情報に対応する情報処理装置の識別情報が上記第２の記憶手段に記憶されていない場合，または，送信元であるファクシミリ装置の識別情報がファクシミリデータに付加されていない場合は，上記ファクシミリデータを自身で記録出力するのに対して，刊行物１では，相手局のＩＤあるいは登録電話番号が認識できない場合，また認識できてもメールアドレス対応テーブルに対応するものがない場合は，受信文書はファイル格納装置に格納され，プリントアウトについては，ファイル格納装置の格納容量が不足したとき，あるいは格納されたファイルに保存期限がきたときのプリントアウトすることが記載されている点。」（以下「相違点５」という。）
第３　原告主張の決定取消事由の要点


決定は，本件発明１と引用発明１との一致点の認定を誤って，相違点を看過し（すべての請求項に共通する取消事由１），本件発明１と引用発明１との相違点（相違点１）についての判断を誤り（すべての請求項に共通する取消事由２ないし５），特許法１２０条の４第１項の規定に反し，取消理由通知に記載した理由と異なる理由で決定をしたものであり（すべての請求項に共通する取消事由６），また，本件発明５と引用発明１との相違点（相違点５）についての判断を誤り（請求項５のみについての取消事由１，２），これらの誤りが，すべての請求項又は請求項５について，それぞれ決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，すべての請求項につき違法として取り消されるべきである。１　すべての請求項に共通する取消事由１（引用発明１との一致点認定の誤り）(1)本件発明１は，本件出願の願書に添附した明細書（以下，同願書に添付された図面と併せて「本件明細書」という。）の請求項１に記載されたとおり，「ファクシミリ装置」である。当業者は，「ファクシミリ装置」といえば，当然にＬＡＮ（ローカル・エリア・ネットワーク）の端末器であるファクシミリ装置として理解するものであり，引用発明１の「ファクシミリ受信文書管理装置」のようなネットワークシステムをも含むものとして理解するものではない。本件発明１は，本件明細書の請求項１に記載されたとおり，「・・・ＬＡＮと電話回線とに接続されるファクシミリ装置において，・・・ＬＡＮインタフェース手段と，・・・第１の記憶手段と，・・・決定手段を備え，・・・ることを特徴とするファクシミリ装置」というものである。また，本件明細書の請求項１には，｢ＬＡＮと電話回線とに接続されるファクシミリ装置｣と記載されているから，本件発明１は，ＬＡＮの端末器である「ファクシミリ装置」であって，外部のＬＡＮと電話回線とに接続されるものである。本件発明１は，このような「ファクシミリ装置」に「ＬＡＮインタフェース手段」，「第１の記憶手段」及び「決定手段」を備えたものであって，ネットワークを介して複数台の装置を接続させた引用発明１のようなネットワークシステムを包含するものではない。このことは，本件明細書の請求項１に，｢情報処理装置との間で，上記ＬＡＮを介して，データを送受信するためのＬＡＮインタフェース手段と，・・・を備え，・・・上記ＬＡＮインタフェース手段を介して，・・・情報処理装置に，該ファクシミリデータを送信することを特徴とするファクシミリ装置｣と記載されていることからも明らかである。すなわち，本件発明１は，「ファクシミリ装置」であることを前提として，「ファクシミリ装置」の外部のＬＡＮとの間に「ＬＡＮインタフェース手段」を有し，これを介して「ファクシミリ装置」外部の情報処理装置にファクシミリデータを送信するものである，と理解される。本件発明１は，このような「ＬＡＮインタフェース手段」を有することにより，「ファクシミリ装置」と別に制御装置を必要とすることなくＬＡＮに接続されることが可能となるのである。仮に，本件発明１が，「ファクシミリ装置」でなく，引用発明１の「ファクシミリ受信文書管理装置」のようなネットワークシステムであるとすると，そこでは，そもそもネットワークシステムの外部にＬＡＮと｢ＬＡＮインタフェース手段｣を見いだす必要があることになる。しかし，このようなものを刊行物１に見いだすことはできない。本件発明１の｢ファクシミリ装置｣が，引用発明１のようなネットワークシステムを含むものではなく，ＬＡＮの端末器である「ファクシミリ装置」であることは，明白である。
本件発明１の「ファクシミリ装置」は，本件明細書の請求項１に記載されているとおり，「ファクシミリ装置」であるから，「ファクシミリ装置」の語の通常の語義に従って，一台の，あるいは，ＬＡＮの端末器であるファクシミリ装置であるものと理解すべきは，当然である。本件明細書の請求項１に「一台」又は「一台の装置」という記載があるか否かとは関係なく，本件発明１は，請求項１に記載された「ファクシミリ装置」の語義自体と同請求項の内容により，一台の，あるいは，ＬＡＮの端末器である「ファクシミリ装置」に関する発明であると理解されるべきである。
被告は，本件明細書の請求項１において，「一台」または「一台の装置」との記載がないことのみを根拠として，本件発明１が一台の「ファクシミリ装置」であるとの原告の主張は，特許請求の範囲の記載に基づかないものである，と主張する。しかし，被告の上記主張は，｢一台｣との文言の記載の有無に拘泥し，ファクシミリ装置の語義，及び，請求項１の記載内容を無視するものである。そもそも「一台のファクシミリ装置」という用語は，決定書１２頁２５行において，被告が用いたものである。原告は，このような決定に対して，本件発明１と引用発明１の「ファクシミリ受信文書管理装置」との相違点を説明し，理解しやすくするとともに，決定における認定判断の誤りを説明し，理解しやすくしようとして，「一台のファクシミリ装置」という用語を用いているにすぎない。以上からすれば，本件発明１は，その請求項１の記載からみて，「ＬＡＮと電話回線とに接続される」，一台の，あるいは，ＬＡＮの端末器である「ファクシミリ装置」であり，「ファクシミリ装置」として｢ＬＡＮインタフェース手段｣，「第１の記憶手段」及び「決定手段」を備えるものであると解すべきである。本件発明１の｢ファクシミリ装置｣は，電話回線の端末器である「ファクシミリ装置」でありながら，ファクシミリデータを記憶する｢第1の記憶手段｣を「ファクシミリ装置」内に設けてデータの消失を防止するとともに，第１の記憶手段に記憶されたファクシミリデータに付加された識別情報に基づいて送信先の情報処理装置を決定する｢決定手段｣を設けることによって，送信先の情報処理装置を決定し，｢ＬＡＮインタフェース手段｣により「ファクシミリ装置」をＬＡＮに接続するだけでファクシミリデータの自動配信を可能としたものである。


(2)①本件発明１の｢ファクシミリ装置｣が電話回線の端末器であることは，本件明細書の【０００３】の説明，及び，図１の符号４等に記載されている。②本件発明１の｢ファクシミリ装置｣が当該ファクシミリ装置内に｢ＬＡＮインタフェース手段｣を設けており，ＬＡＮに接続される端末器であることは，本件明細書の【０００１】，【０００７】，【００１８】，及び，図１の符号４，５等に記載されている。③本件発明１の｢ファクシミリ装置｣が当該ファクシミリ装置内に｢第1の記憶手段｣を設けることは，本件明細書の【００３２】，【００３３】，【００４９】，【００５０】，及び，図１の符号９等に記載されている。④本件発明１の｢ファクシミリ装置｣が当該ファクシミリ装置内に｢決定手段｣を設けることは，本件明細書の【００１３】，【００１８】～【００２０】，【００３２】，【００３３】，【００４９】，【００５０】，及び，図１の符号６，図２ないし図５等に記載されている。⑤本件発明１の｢ファクシミリ装置｣が受信したデータを自動配信することができることについては，本件明細書の【０００７】，【００１４】，【００３４】，【００５１】，【００５７】に記載されている。
本件明細書の【発明の詳細な説明】の上記記載及び図面からみても，本件発明１の｢ファクシミリ装置｣は，一台の，あるいは，ＬＡＮの端末器である「ファクシミリ装置」を意味するものであることが明らかである。(3)決定は，本件発明１が「ファクシミリ装置」であるのに対し引用発明１が「ファクシミリ受信文書管理装置」である点を，両発明の相違点として認定していない。しかし，引用発明１の「ファクシミリ受信文書管理装置」は，複数台の装置をＬＡＮによって接続したものであるのに対し，本件発明１のものは，一台の，あるいは，ＬＡＮの端末機である「ファクシミリ装置」であり，両者は明らかに相違している。
本件発明１のものは，それ自体は，ＬＡＮの端末器である「ファクシミリ装置」であって，外部のＬＡＮと電話回線とに接続されるものである。これに対して，引用発明１の「ファクシミリ受信文書管理装置」は，刊行物１に「図１は本発明によるファクシミリ受信文書管理装置の一実施例の説明図であって，１はＬＡＮ等のネットワーク，２はネットワーク管理装置，３はファイル格納装置，４は電子メール管理装置，５－１，５－２はワークステーション，６はプリンタ制御装置，６１はプリンタ，７はファクシミリ制御装置，７１はファクシミリ，８は他社のファクシミリ装置，９は自社のファクシミリ装置である。」（甲第４号証２頁２欄４７行～３頁３欄４行）と記載されていることからも分かるように，「ファクシミリ受信文書管理装置」自体が複数台の装置をＬＡＮを介して接続したものである（このような「ファクシミリ受信文書管理装置」をさらに外部の物とＬＡＮで接続するという概念は刊行物１には全く記載も示唆もされていない。）。
決定は，本件発明１の｢ファクシミリ装置｣の認定を誤り，その結果，複数台の装置によって構成されている引用発明１の｢ファクシミリ受信文書管理装置｣が本件発明１に含まれると誤って認定し，この点に関する両発明の相違点を看過したものである。
２　すべての請求項に共通する取消事由２（相違点１中の「ＬＡＮインターフェース手段」に関する部分についての判断の誤り）
決定は，相違点１中の「ＬＡＮインターフェース手段」に関する部分について，「一般的にネットワークに接続されていれば，ＬＡＮインターフェース手段を有することは自明のことであるから，刊行物１のものにもＬＡＮインターフェース手段が存在することは明かである。」（決定書１１頁１８行～２０行）と判断した。しかし，この判断は，誤りである。
確かに，引用発明１の「ファクシミリ受信文書管理装置」でも，ネットワークに接続された各装置に着目すれば，それらがそれぞれＬＡＮインターフェース手段を有していることが推測される。しかし，本件発明１においては，「ファクシミリ装置」自体に「ＬＡＮインターフェース手段」が設けられているのであるから，それに対応させるとすれば，引用発明１のネットワークシステムから成る「ファクシミリ受信文書管理装置」自体に，ＬＡＮインターフェース手段とＬＡＮとを設けるべきことになるはずである。ところが，刊行物１には，そのような「ＬＡＮインターフェース手段」については，直接の記載もこれを示唆する記載も全くない。当業者が同刊行物に接しても，どこにどのような態様でこれを設けるのかについて想像することはできない。
本件発明１は，端末器である「ファクシミリ装置」と接続される外部のＬＡＮとの間に「ＬＡＮインタフェース手段」を有するものである。これに対して，刊行物１には，「ファクシミリ受信文書管理装置」を更に他の物と接続するということも，「ファクシミリ受信文書管理装置」に対する外部の物の存在も，全く記載も示唆もされておらず，同刊行物に接しても，本件発明１でいうところの「ＬＡＮインタフェース手段」に相当するものが存在することは，想像することができない。本件発明１の「ファクシミリ装置」と無理やり対応させる目的で，引用発明１の「ファクシミリ受信文書管理装置」に含まれるＬＡＮを，内部のＬＡＮと外部のＬＡＮという概念に区切って考えることを試みた場合であっても，「ファクシミリ受信文書管理装置」に含まれるＬＡＮは，そもそも一つながりのケーブルであるから，当然のこととして，内部のＬＡＮと外部のＬＡＮとの境界に相当する部分には何らのインタフェースも存在しないことになるはずである。現に，刊行物１をみても，このようなものは何ら示唆されていない。したがって，この場合においても，引用発明１の「ファクシミリ受信文書管理装置」につき，本件発明１でいうところの「ＬＡＮインタフェース手段」に相当するものが存在することは，想像し得る事柄ではない。
以上のとおり，引用発明１の｢ファクシミリ受信文書管理装置｣については，そもそも，本件発明１でいうところの｢ＬＡＮインタフェース手段｣に相当するものが存在するということができないのである。決定の上記判断は誤りである。３　すべての請求項に共通する取消事由３（相違点１中の「第１の記憶手段」に関する部分についての判断の誤り）


決定は，相違点１中の「第１の記憶手段」に関する部分について，「このような対応関係の決定に際し，電話回線を介して受信したファクシミリデータを記憶する記憶手段を配備することは，当業者にとって常套手段であるから，刊行物１２（判決注・「刊行物１に」の誤りである。）は記憶手段としては明示されていないが，記憶手段があることは当業者が容易に想像がつくことである。」（決定書１１頁３１行～３４行）と判断した。しかし，決定のこの判断は，誤りである。引用発明１においては，その｢ファクシミリ受信文書管理装置｣を構成する複数台の装置のうちの一台の装置として，｢ファイル格納装置３｣が明示されている。これが記憶手段であることは明らかである。しかし，決定は，「刊行物１には記憶手段としては明示されていない」としている。すなわち，決定は，上記のとおり，引用発明１の｢ファイル格納装置３｣は，本件発明１の｢第１の記憶手段｣に相当するものではないと認定しているものである。結局のところ，決定の上記認定は誤りである。
引用発明１の目的を考慮すれば，本件発明１の｢第１の記憶手段｣に相当するものが，刊行物１記載の｢ファクシミリ装置７１｣又は「ファクシミリ制御装置７」に備えられている，と考えることは困難である。その他，本件発明１の「第１の記憶手段」に相当するような記憶手段が，引用発明１の「ファクシミリ受信文書管理装置」に存在することは，刊行物１中に全く記載も示唆もされておらず，当業者が同刊行物の記載からこれを容易に想像することはできない。４　すべての請求項に共通する取消事由４（相違点１中の「決定手段」に関する部分についての判断の誤り）
決定は，相違点１中の「決定手段」に関する部分について，「刊行物１の上記（ア）には，「受信時に相手局ＩＤ，登録電話番号が認識できるかどうかの判定を行う（Ｓ－２）。相手局ＩＤあるいは登録電話番号が認識できた場合（Ｙｅｓ），図２（ａ）および（ｂ）に示した管理テーブル（メールアドレス対応テーブル）を参照して，対応するネットワーク上のワークステーションのメールアドレス（電子メールの送り先）を探す（Ｓ－３，Ｓ－４）。対応するメールアドレスが見つかった場合（Ｙｅｓ）は受信文書をそのメールアドレスに対して送信を行う（Ｓ－５）。」と記載されており，刊行物１では相手先ＩＤや電話番号に基づいて対応するネットワーク上のワークステーションを決定していると認められるから，刊行物１には実質的に決定するための手段が存在していると言うことができる。」（決定書１１頁２１行～３０行）と判断した。しかし，決定のこの判断は，誤りである。
本件発明１の｢決定手段｣は，本件明細書の請求項１に記載されたとおり，「ファクシミリ装置」に設けられた｢第１の記憶手段に記憶されているファクシミリデータ｣に関して，このような「ファクシミリ装置」において｢ファクシミリデータの送信先となる情報処理装置を決定する｣ものである。このような情報処理装置に対しては，端末器である「ファクシミリ装置」に設けられた｢ＬＡＮインタフェース手段を介して｣，｢ファクシミリデータ｣が送信されるものである。これに対して，引用発明１の｢ファクシミリ受信文書管理装置｣は，ネットワークに接続された複数台の装置から構成されるネットワークシステムであり，本件発明１の｢ＬＡＮインタフェース手段｣に相当するものを備えていないから，｢ＬＡＮインタフェース手段｣を介して，本件発明１の｢決定手段｣に相当するものにより決定された情報処理装置に，当該ファクシミリデータを送信することはあり得ない。刊行物１においては，「ファクシミリ受信文書管理装置」に対する外部の物という存在も全く示唆されていないため，「ファクシミリ受信文書管理装置」に対して外部に存在するものであって，なおかつ決定手段によって決定される情報処理装置という概念さえも，見いだすことができない。
以上より，本件発明１の｢決定手段｣に相当するものが引用発明１に存在するということができないことは明白である。決定における「刊行物１には実質的に決定するための手段が存在していると言うことができる。」とした上記判断は誤っている。
５　すべての請求項に共通する取消事由５（相違点１中の一台の「ファクシミリ装置」に関する部分についての判断の誤り）
決定は，引用発明１の｢ファクシミリ受信文書管理装置｣を一台のファクシミリ装置とすることについて，甲６文献及び甲７文献に記載された発明を引用した上で，「これらのこと，刊行物1の目的が，ファイル格納装置，プリンタ制御装置，電子メール管理装置を利用してネットワーク上のファイル格納領域などの共有資源を効率よく利用することであることを考え併わせれば，ファクシミリ，ファクシミリ制御装置，ファイル格納装置，及び電子メール管理装置等を持つ一台のファクシミリ装置とすることは当業者が容易に推考することができることと認められる。」（決定書１２頁２１行～２６行）と判断している。しかし，決定のこの判断は誤りである（被告は，決定のこの判断を，結論を導く上で必要のない，審判合議体の補足的見解である，と主張する。被告主張のとおりであれば，決定の上記判断に反論する意味はないことになる。しかし，被告の上記主張は，本件発明１が一台のファクシミリ装置に限られないことを前提にするものであり，この前提が認められないことは，前記（１参照）のとおりである。）。
(1)甲６文献及び甲７文献に記載されているのは，本件発明１と全く異なる技術であり，およそ，本件発明１の「ファクシミリ装置」を示唆するものとなり得るようなものではない。すなわち，甲６文献，甲７文献及び刊行物1のいずれにも，「ファクシミリサーバ」，「ファクシミリステーションＦＳ」または「ファクシミリ受信文書管理装置」を，電話回線の端末器である「ファクシミリ装置」に構成していくような概念は，何ら開示されていない。
引用発明１は，｢従来のシステムは，・・・受信操作に関してはファクシミリ装置に直接接続されたファイル格納装置に順次蓄積していく程度の機能しか持たされておらず，・・・受信文書に対して検索・確認・再編集といった効率の良い処理を行うことができないという問題があった。｣(甲第４号証２頁１欄４０行～２欄１行)という課題を解決すべく，「ファクシミリ制御装置の接続されたＬＡＮ等の通信ネットワークあるいはコンピュータネットワークシステムにファイル格納装置と電子メール管理装置を設け」(甲第４号証４頁５欄１５行～１７行)ることを大前提とした発明である。すなわち，引用発明１の目的，課題及び効果を考慮した場合，ファイル格納領域などの共有資源の効率利用を図るためには，ネットワークシステム上の個々の装置が別個独立に存在することが大前提であり，そこには，個々の装置をＬＡＮ及び電話回線の端末器である｢ファクシミリ装置｣としてまとめる動機となるものはない。仮に，引用発明１において，個々の装置をまとめることとなると，ファイル格納領域などの資源が効率よく共有されないこととなり，引用発明１の目的に反することとなるからである。