棄却1.事件概要プラバスタチンナトリウムの発明を製造方法で特定した、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム特許に関する特許権者(原告)が、異なる製造方法で製造したプラバスタチンナトリウムを製造販売する者(被告)に対し、差止請求を求めた事件である。2.当事者の主張点と裁判所の判断(1)原告側は、通説にしたがい、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム特許の権利範囲については、当該製造方法によって製造された物に限定されず、製造方法が異なっても物が同一である場合も含むべきであると主張した。(2)一方、被告側は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームとして規定された発明であるからといって、製造方法の記載を除外して特許発明の技術的範囲を認定することは許されないと主張した。(3)以上の当事者の主張に基づき、裁判所は次のように判断した。プロダクト・バイ・プロセス・クレームの発明の要旨は、発明の対象となる物の構成を構造または特性により特定することが不可能または困難であるとの事情が存在する場合には、製造方法に限定されることなく「物」一般に及ぶと認定されるべきである。そのような事情が存在するとはいえない場合には、製造方法により製造された物に限定して認定されるべきである。本件では、発明の対象となる物の構成を構造または特性により特定することが不可能または困難であるとの事情が存在するとはいえず、発明の要旨は、製造方法により製造された物に限定して認定されるべきであるとして、原告側の請求を棄却した。3.コメント物の発明といっても、クレームで製造方法により特定している以上は、原則としてその製造方法以外の方法で製造された物については、特許権の効力は及ばないと考えるのが、文言解釈からして自然と思われます。したがって、裁判所の判断は妥当と考えます。これまで、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム特許の効力は、異なる製造方法により製造された物にも及ぶというのが通説でした。実際にそのような物に権利行使を認めた判決は出ておらず、実際にどこまで効力が及ぶのか不明確となっておりました。本判決により、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム特許の効力の無制限な拡張解釈はできないことが明らかになったものの、当該特許の効力が及ぶ範囲について一定の指標が示されたと言い得、結果として利用者にとって活用の便宜に資することが期待されます。注目すべき判例について従来判決の要旨部分を抽出・要約して弊所コメントを加えておりましたが、判例23からは事実関係を明確にするため判決全文を掲載して弊所コメントを加えました。知財研究このサイトについてリンクQ&Aサイトマップページの。