)に基づく進歩性欠如」が争点となった。「オールフリー」は、サントリーのノンアルコールビールの商品名である。「ダブルゼロ」は、アサヒビールのビールテイスト飲料の商品名である。一つ、別のノンアルコールビール特許でも、同様に商品が先行技術として認められている((47)特許を巡る争いの事例;ビール風味ノンアルコール飲料特許、https://patent.mfworks.info/2018/08/13/post-1004/)。この特許の請求項1は、以下の通りである。「穀類エキス及び発酵穀類エキスから成る群から選択される少なくとも一種を不揮発分換算で1~300mg/100mL含有する非発酵ビール風味ノンアルコール飲料。審理では、キリンの「パーフェクトフリー」という商品が、「発酵米エキスを含有する非発酵ビール風味ノンアルコール飲料」の先行技術として認められている。先行技術として、まず調査対象とするのは、特許公報などの頒布された刊行物に記載された発明である。商品に関する情報は、ウェブ情報、新聞や雑誌などの記事、企業の新製品のニュースリリース、展示会資料、カタログが主である。これらの多くは、「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」(インターネットのウェブページ等に掲載された発明)、「公然知られた発明」(講演、説明会等を介して知られたもの)と「公然実施をされた発明」に該当し、その内容が公然知られる状況又は公然知られるおそれのある状況で実施をされた発明も先行技術として認められている。上記ノンアルコールビールの場合では、関連商品情報が有効な無効資料となっている。商品情報を“先行”技術として認めてもらうには、留意すべき点がある。出願日前に知られていた、あるいは実施されていた証拠の確保。)がすべて記載されている場合は少ない。~資料の公開日の証明~』(https://patent.mfworks.info/2019/02/04/post-1706/)で詳しく説明したが、ウェブ情報のみしか見つからなかった場合、ウェブページの公開日が記載されていない場合も少なくない。Archive”などよるウェブ情報の収録日や、“AMAZON”などのインターネット販売サイトや商品カタログでの取り扱い開始日などが記載された資料を見つけ、“先行“技術であることを裏付ける証拠が必要になる。ついては、見つかった商品情報に必要な情報がすべて記載されているとは限らないという意味である。審査基準には、以下のように書かれている。システム等を用いて実施されたものであることが多い。その場合は、審査官は、用いられた機械、装置、システム等がどのような動作、処理等をしたのかという事実から発明を認定する。その事実の解釈に当たって、審査官は、発明が実施された時における技術常識を参酌することにより当業者が導き出せる事項も、「公然実施をされた発明」の認定の基礎とすることができる。”上記2件のノンアルコールビール特許の争いの場合、商品ラベルに記載が義務付けられている“原材料名”や“栄養成分表示”の値や、ウェブページに記載された商品特徴をもとに、「公然実施をされた発明」として認定されている。富士フィルムの特許に対するDHCが提訴した審決取消訴訟とで、同じウェブページが証拠として検討されたが、「本件特許の出願前に,電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったものということができる」かどうかで2つの訴訟で判断が分かれた。見つけた資料に発明特定事項(構成要件)がすべて記載されていない場合には、無効化したい特許発明が”記載されているに等しい”ことを、記載内容からいかに導き出せるかが課題になる(この点については、別の項で具体的に説明する)。実施例をもとに、発明を上位概念化して検索する考え方が、『検索の考え方と検索報告書の作成』に、以下のように説明されている(https://www.inpit.go.jp/content/100798506.pdf)。請求項記載の字句通りに発明を解釈。実施例まで下りて、請求項の各構成が実施例のどの構成に相当するかを解釈。(クレームアップされている実施例構成とクレームから削除されている実施例構成を確認する。全ての発明構成をその逆の上位概念に丸めて解釈。・実施例の構成で解釈する必要のある箇所を判断し、字句通りでよい場合はそのまま、字句通りの解釈では検索対象の発明が明確でない場合には解釈を修正する。~異質の効果と用途発明~従来知られている発明の作用効果とは「異質な効果」を前面に出して、進歩性の判断において有利にしようとする考え方がある。用途限定を構成要件とする「用途発明」がある。「効果」や「用途」を特徴要件とする特許の無効資料調査は、検索キーに「効果」や「用途」に係る用語を含まない検索式で検索し、「物」自体が公知物であることを主張できる先行文献を見つけられるかがポイントとなる。特許権の不安定さを生む要因のひとつとして、以前に出願テクニックを取り上げた(https://patent.mfworks.info/2018/04/09/post-552/)。特許出願において、従来知られている発明の作用効果とは「異質な効果」を前面に出して、「異質な効果」が奏される発明であるから、発明の「動機付け」がないと主張し、進歩性の判断において有利にしようとする考え方がある。効果から導きだされる用途を発明特定事項(構成要件)に含むクレーム形式が、「用途発明」である。https://patent.mfworks.info/2018/12/10/post-1800/)。侵害リスクがあると考える商品(イ号製品)などとの対比によって、当該特許の技術的範囲(権利範囲)に含まれるかどうかを検討し、無効化する必要のある技術的範囲を明確にする。この際、特許請求の範囲に用途に係る記載(用途限定)がある特許については、用途部分の権利範囲の解釈に注意する必要がある。解釈の仕方によって、無効資料調査の考え方が変わってくる。用途発明の審査基準を理解しておく必要がある(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0204.pdf)。審査基準には、”用途発明とは、(i)ある物の未知の属性を発見し、(ii)この属性により、その物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明をいう。物の用途を用いてその物を特定しようとする記載がある場合、請求項中にそうした記載があったとしても、それらの記載がその物を特定するのに役に立っていないと判断される場合には、物そのものの発明と認定される。Z)そのものと解釈する”が、その理由は、”このような用途限定は、一般に、化合物の有用性を示しているにすぎないからである”と説明されている。したがって、用途限定の記載があっても、用途限定のないものと解釈される場合があることになる。https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201605/jpaapatent201605_066-071.pdf)。一つは、用途が販売の際に明示されている必要があるという考え方、もう一つは、用途が明示されているかどうかにかかわらず、その用途に使用できる全ての物が権利範囲に含まれるという考え方である。前者の考え方では、用途発明は「物」を新規に発明したのではなく、“公知の「物」の用途自体が発明であるという立場”と同じで、“「物」が当該「用途」に用いることを明記して販売していなければ”、権利侵害しないことになる。クレームされた用途が、イ号製品の包装容器や広告等に明記されていなければ、その用途に用いるために販売しているのではないから、権利侵害にあたらないとの主張ができることになる。後者の考え方は、“「物」がクレームに記載の用途に用いることが出来さえすれば,「物」の包装や広告等に記載がなくとも権利侵害を構成する”という考え方である。イ号製品の“包装や広告に当該「用途」が記載されていない場合だけでなく,当該「用途」とおよそかけ離れた用途が記載されていても,当該「用途」にその「物」が使用できさえすれば権利侵害が成立する”という考え方になる。“被告がその用途に用いられるものとして製造・販売されることを推認する事情がある場合,被告が反証を立証しない限り,その推認は覆らない。”、そして、”「被告の実施態様から用途が推認されれば,当該用途が認定されうる。従って,用途を効能に記載しないというだけでは権利行使を免れない,という結論になりそうである。“これらの裁判例に照らすと,「用途発明」の定義の問題として,用途以外の発明特定事項に特徴がない発明については,当該用途に使用されるものとして販売しなければ(直接)侵害にならないのに対し,他方,用途以外の発明特定事項に特徴がある発明については,当該用途に使用されるものとして販売されなくても(直接)侵害になりうるという類型化が可能であると考えられる。この考え方にしたがえば、用途以外の発明特定事項(構成要件)に特徴がない発明と解釈し得る場合と、用途以外の発明特定事項(構成要件)に特徴があると解釈し得る場合とでは、無効化に対する考え方が異なってくることになってくる。用途発明において、用途以外の構成要件に新規性がないと主張し得る先行文献を見つけられた場合である。“用途以外の発明特定事項に特徴がない発明については,当該用途に使用されるものとして販売しなければ(直接)侵害にならない”という考え方を根拠に、イ号製品が公知物であると主張できるなら、用途をうたわなければ権利侵害しないという解釈もなし得る。この解釈が可能とすれば、権利侵害しないのであるから、無効化の必要性はないという結論もあり得ることになる。無効資料調査では、その上で、さらに用途に進歩性がないということを主張できる先行文献を検索するという進め方となる。「異質の効果」を訴求する特許発明についても、「用途」が「効果」に変わるけれども、同様な考え方で無効資料調査をすればよいと思われる。「異質の効果」に対しては、用途以外の発明特定事項(構成要件)が同一である先行技術が見つけれれば、先行技術においても、異質の効果が奏されていた蓋然性が高いという主張をしていくことが考えられる。用途以外の発明特定事項(構成要件)に特徴がある発明の場合でも、無効化できるかどうかは、物としての新規性がないことを主張し得る先行文献を見つけられるかどうかがポイントになる。上記したような考え方に立てば、「用途」や「効果」を特徴要件に特徴要件とする特許発明についての無効資料調査は、まずは、用途や効果を検索キーから外して検索することから始めるということになる。無効化したい特許の用途以外の構成要件がすべて記載されている先行技術文献を見つけていくことになる。物としての新規性が否定できれば、新規用途や異質の効果には進歩性が欠いていることを主張できる先行技術文献を検索することになる。「用途」や「効果」を特徴要件とする無効資料調査においては、「文言」にとらわれすぎないことがポイントになる。https://www.inpit.go.jp/content/100798506.pdf)。”検索観点の欠落を防止するため、本願発明の特徴を、複数の「検索の観点」から把握すること、本願発明の特徴を広い観点で把握すること(実施例に囚われずに把握すること、技術的課題から把握すること、用途(もの、方法)を限定せずに把握すること)が必要である。”同一用途や効果の別の呼び方、実質的に同一な用途や効果、類似の用途や効果)や、技術課題の共通性を考慮した検索キーの用語の選択に留意する必要がある。用語の解釈も一筋縄ではいかない場合もある。特願平8-66079号(特開平9-255548号)「シワ形成抑制剤」の審決取消訴訟では、「シワ形成抑制」と「美白化粧料」との違いが争点となった。知財高裁は、「アスナロ抽出物を有効成分とする皮膚外用組成物」である点では先行発明と同じであるが、「美白」と「シワ形成抑制」とは、作用メカニズムや使用・販売実態に明確に区別されること、「出願時の技術常識」をもとにすると、「シワ形成抑制」作用は「美白」作用からは期待できず、新規な効果の発見であるとして、特許庁の主張を斥けた。https://patent.mfworks.info/2018/03/26/post-548/)また、無効化に対する特許権者の取り得る対応として、用途発明のクレーム形式から、方法の発明へのクレーム形式に変更する可能性がある。~図表、写真~特許資料の検索を行う場合、全文検索をしても、図表や写真などの非テクスト情報は検索できない。非テキスト情報も含めて網羅的に検索したい場合は、手めくり調査が必要になる。特許文献の調査を行う場合、特許分類と検索ワードを適切に選択して検索を行えば、目的とする無効資料が見つかるという前提に立っている。的に抽出できると思われるかもしれないが、検索漏れがないとは言い切れない。検索対象となっているのは”テキスト”情報のみである。非テクスト情報は検索対象とはならない。製造方法、及び吹きこぼれ抑制剤液』を見てみる。上記特許の特許請求の範囲は、以下である(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-6313382/722FE5C6CD9220EF112E6CDB62CF91CC2D7FC058E1296B789C8C7E5A4F8E6F43/15/ja)。2種以上を有効成分とする吹きこぼれ抑制剤。(【請求項2】省略)段落番号【0017】には、“架橋デンプン”の説明として、以下のような記載がある。“架橋デンプンとしては、食用に使用可能なものであればよく、その由来等に特に制限はない。来する架橋デンプンであってよい。ワキシー種、ウルチ種、ハイアミロース種などのように、育種学的あるいは遺伝子工学的な手法により改良された澱粉に由来する架橋デンプンであってよい。架橋の形態としては、リン酸架橋デンプンやアジピン酸架橋デンプンなどが挙げられる。詳細には、ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン、アセチル化リン酸架橋デンプン、アセチル化アジピン酸架橋デンプン、リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプンなどが挙げられる。これら架橋デンプンは、常法に従い、原料澱粉にオキシ塩化リン、トリメタリン酸塩等の架橋剤によりリン酸架橋を施したり、無水アジピン酸等の架橋剤によりアジピン酸架橋処理を施したりし、必要に応じて、デンプン分子の水酸基を、無水酢酸、酢酸ビニル等でアセチル化したり、プロピレンオキシド等でエーテル化したり、オルトリン酸、オルトリン酸塩等でリン酸化したりすることなどにより得ることができる。市販のものを用いてもよい。【0035】【表1】製品名には、【0017】に記載された架橋デンプンの化学名とともに、以下のような具体的な市販されている製品名が記載されている。ファリネックスVA17(ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン)WMS(アセチル化リン酸架橋デンプン)日食MT-50(アセチル化アジピン酸架橋デンプン)表1は、テキスト情報ではないので、検索の対象外である。本特許明細書中に上記製品名が記載された箇所は表1のみで、本文テキストには記載がない。試しに、表1の上記製品名を検索語として、J-PlatPatで検索してみても、本特許はヒットしない。したがって、無効資料調査で、“架橋デンプン”の下位概念である上記製品名であるを検索ワードとする検索をしても、本特許はヒットしないので、漏れることになる。一つ、機械検索での検索が難しいのが、図である。装置や容器の係わる特許発明において、請求項は文言で記載されていても、発明の詳細な説明には、図や写真を用いている。具体例として、特許第6467445号『納豆容器』を見てみる。上記特許の特許請求の範囲は、以下である(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-6467445/1E7B82ABC993BF938AFFBF7F383C1E1221D0DABC36D4CA1D178DEACB9530EC7D/15/ja)。前記フィルムが取り出し可能な納豆容器。(【請求項2】以下は省略)図面には、50近くの納豆容器の図が掲載されている。用語が用いられている。上記特許の無効資料検索において、特許分類をベースとして、請求項や明細書中に記載された文言で絞り込むという考え方で、目的とする資料を見つけることができればよい。容器の技術的特徴を文言だけで理解することは難しく、また、本特許発明に係わる技術的特徴が明細書中にすべて文言として記載されているとは限らない。なると、技術的特徴を理解した上で検索しないと漏れが出るリスクがあるし、調査もヒットした文献に図の記載があれば、併せてチェックする方が適切である上記したような非テキスト情報の検索漏れリスクを考慮するならば、検索である程度の数までヒット件数を絞った上で、“手めくり”調査して、目視で目的とする資料の確認が必要になる。点から調査する方法が有効な場合もあると思われる。調査する~一般的な特許検索を行っても無効化につながる特許が見つからなかった場合、無効化したい特許やパテントファミリーの審査や審判の過程で引用された文献や、検索で見つかった類似特許や関連特許の審査情報などを調査する方法がある。事業の障害となる特許を潰すために、一般的な特許検索を行っても無効化につながる特許が見つからなかった場合、当該特許の審査や審判の過程で引用された特許文献を出発点として、調査する方法がある。具体的には、無効化したい特許の審査情報や審判情報を調査する。調査方法については、以下を参照ください。【9】無効資料調査の前段階(1)その時点で有効な特許請求の範囲の確認https://patent.mfworks.info/2018/10/28/post-1275/【10】無効資料調査の前段階(2)審査書類や審判書類の入手https://patent.mfworks.info/2018/11/11/post-1606/審査の過程で情報提供された特許文献や拒絶理由通知書等で引用された特許文献、審判の過程で異議申立人や請求人が引用した特許文献をもとに調査する。無効化したい特許は、こうした特許文献を回避して権利化されているため、それらの文献のみで無効化することは難しいと思われる。そこで、引用された特許文献の審査情報を調べ、審査の過程で引用された文献をチェックする。検索ではヒットしなかった関連文献が見つかることがある。https://patent.mfworks.info/2018/11/11/post-1606/)。特許を巡る争い<13>サントリーホールディングス株式会社・ナトリウム含有飲料特許(https://patent.mfworks.info/2019/06/24/post-2457/)で取り上げた特許第6302366のパテントファミリーを調べてみる。もとに無効化資料を見つけていく場合、類似特許や関連特許を見つけるための検索では、検索対象期間は無効化したい特許の出願日より前の期間に限定する必要はない。出願日以降に出願された特許であっても、その特許の審査での引用文献の公開日が無効化した特許の出願日以前であれば使える。)や周辺情報調査(発明品検索)で有効な無効化資料が見つかる場合がある。特許分類とキーワードとを利用した一般的な検索で特許無効を主張する技術文献を見つけられなかった場合の一つの調査方法として、無効化した特許の周辺情報を調査するという考え方がある。具体的には、当該特許の“発明者“や”権利者(企業)“の関連特許(周辺特許)、当該特許技術を利用した”発明品“などの特許以外の情報(周辺情報)の観点からの調査である。特許出願時や審査過程で特許文献調査が行われていれば、それらの調査において、新規性欠如を主張できるような特許文献が見逃されている可能性は非常に低いと考えられる。当該特許の発明者や特許権を有する企業が、当該出願前に公開した特許文献の中には、進歩性否定の材料となり得る文献が存在する可能性が考えられる。公開された特許出願の中に、当該特許の技術思想を示唆するような記載がある可能性を考えて、当該特許の発明者や権利企業の関連特許を調査することが考えられる。周辺特許に記載されている発明の効果や実施例を詳しく見ていくと、当該特許の技術思想を示唆する記載(表現や言葉を変えている場合もある)や当該特許に近い実施例の記載があるかもしれない。した文献が見つかれば、他の文献と組み合わせることによって、進歩性を否定する主張ができるかもしれない。発明者の検索では結婚による姓の変更や、企業名検索の場合は持ち株会社化やM&Aなどによる社名変化も考慮しておく。特許出願時や審査過程で特許文献調査が行われていれば、無効性を主張できるような特許文献が見逃されている可能性は、特に新規性に関する特許文献については、存在するとは考えにくい。考えてくると、新規性欠如を主張できそうな技術文献を見つける方法としては、特許文献以外の周辺情報の調査が主となる。特許法第29条第1項には、特許出願前に公然知られた発明、公然実施をされた発明、刊行物に記載された発明は、新規性が欠如しているとして、特許されないと規定されている。特許法第30条に、“発明の新規性喪失の例外規定”がある。発明者が自らの発明を公開した後に出願した場合でも、特定の条件下で公開され、一定期間内に出願された場合には、公開していても発明の新規性が喪失しないものとして取り扱う規定である。発明品である商品を販売等によって公開していた場合でも、その販売開始日が1年以内に出願し、同時に新規性喪失の例外の手続きをすることで、特許を取得する可能性が出てくる。平成30年より前は、新規性喪失の例外期間は6か月であった。この例外規定を受けられる特定の条件に該当する『公開の事実』には、以下のものがある。開で取材を受け、後日その内容が新聞・テレビ・ラジオ等で公開された場合等)(発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続についてhttps://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/hatumei_reigai.htmlhttps://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/hatumei_reigai/h30_tebiki.pdf)無効資料調査の観点から見れば、上記したような出願前に公開された特許以外の情報に発明の内容が記載されていた場合には、新規性を喪失することになる。技術用語だけでなく、商品特徴や商品名での検索が考えられる。発明者が出願前に不注意にしてしまった技術発表がある。商品告知のニュースリリース、新聞記事や雑誌記事(新製品紹介)など発明を実施した商品に関する公開情報の中には、特許部門のチェックが漏れた情報が存在する可能性がある。新製品展示会のパンフレットや資料、インターネットで公開された情報の中に当該発明に関する記載があるかもしれない。Archive”で公開日を特定したり、商品の場合、例えば、アマゾンなどの商品取扱開始日やJANコード取得日などを調べて、公開日を特定していく必要がある。単行本や新聞雑誌の公開日の情報入手方法として、国立国会図書館の複写サービス(https://www.ndl.go.jp/jp/copy/index.html)が便利である。ヨーロッパでは、新規性喪失の例外の規定が厳しく、ヨーロッパにも出願されている場合には、審査経過が参考になる場合があり得る。逆に言えば、ヨーロッパで権利化された特許を無効化する戦術として、発明者や権利者が出願前に公開した情報を調査することが有効な場合があり得るということになる。私が経験した例では、商品販売部門が、出願日より前に雑誌に技術内容を投稿し、掲載されていたことがあった。海外特許資料には、特許分類が付与されていること及び主要国は全文検索が可能なことから、一般的な科学技術文献よりも、漏れの少ない体系的な検索が期待できる。海外特許調査で用いる検索式は、特許分類と検索ワードと時期的範囲の掛け合わせで作成する点で日本特許調査と同じである。日本特許調査で使った検索式をもとにして、海外特許調査を行う場合に、特許分類と検索キーワードでそれぞれで留意すべき点がある。日本特許資料で有効な無効資料が見つからない場合、次に調査すべき対象は海外特許資料である。特許文献には、特許分類が付与されていること及び主要国は、全文検索が可能なことから、一般的な科学技術文献よりも、漏れの少ない体系的な検索が可能であるためである。https://www.inpit.go.jp/content/100798507.pdf)。海外特許調査の基本的な考え方は、日本特許調査と同じで、特許分類と検索ワードと時期的範囲の掛け合わせである(https://patent.mfworks.info/2019/05/20/post-2268/)。調査を行うにあたって、どのデータベースを使って検索するかが問題になる。https://www.inpit.go.jp/how2use/research.html)。PATENTSCOPE(https://patentscope2.wipo.int/search/ja/search.jsf)などの公的機関が提供する無料データベースが紹介されている。海外特許調査も、検索式は、特許分類と検索ワードと時期的範囲の掛け合わせで作成する点で日本特許調査と同じである。日本特許調査で使った検索式をもとに、海外特許調査を行う場合には、特許分類と検索キーワードのそれぞれで留意すべき点がある。国際特許分類(IPC)に加えて、日本独自の分類体系(FI、Fターム)でも分類されている(https://patent.mfworks.info/2018/08/19/post-975/)。日本独自の特許分類体系は、詳細に分類が展開されており、また日本の技術実態が考慮されており、そのため、FI、Fタームに基づいて検索式を作成し、調査する方法が推奨されている。海外特許は、CPCなどの体系で分類されるようになってきており、FIやFタームを使った検索式をそのまま用いて、海外特許資料を調査することはできない。https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-381.php)、日本の特許分類と海外の特許分類の対応関係を参照するツールもある(https://www.jpo.go.jp/cgi/cgi-bin/search-portal/narabe_tool/narabe.cgi)。FIやFタームの分類と、例えばCPCの分類が同じ観点で展開されている場合は、海外特許調査においても、対応関係を参照すれば、FIやFタームを使った検索式を活用できると考えられる。異なった観点で展開されている場合もあるので、参照で出てきた対応特許分類を機械的に用いて調査すると、調査漏れの可能性が懸念される。調査対象国で採用されている特許分類の展開の考え方が日本独自の特許分類と同じかどうかの確認が必要である。検索に用いる特許分類が、調査対象国において、どうように付与されているかの運用(付与の傾向など)について、試し検索を行って、対応した特許分類であることを確認しておいた方がよい。言語に翻訳する必要がある。上記した“検索の考え方と検索報告書の作成”(https://www.inpit.go.jp/content/100798506.pdf)には、“一次文献が非英語の場合は、英文抄録や和文抄録がある特許文献であっても原則として調査範囲に含まない。誤訳のリスクがある機械翻訳を使わず、原文の意味を直接理解できる可能性があるのは、現時点では、“英語“のみという意味と思われる。英語で出願された特許文献調査であっても、日本特許調査で使用した検索ワードの訳語の的確さについて、十分に注意しておいた方がよい。一つの日本語に対して、複数の英語の訳語がある場合や、訳語に複数の意味がある場合が、あり得る。した懸念がある場合には、使用する辞書は、出来るだけ専門用語の辞書を使い、訳語は再度日本語に翻訳して意味を確認しておく方がよい。訳語が物品であれば、GOOGLEで画像検索を行い、ヒットした画像を見て、訳語が適切かどうか確認する方法もある。実際に調査対象国のデータベースで、英語の訳語を用いた検索を行って、適切な訳語かどうか確認しておいた方がよい。明細書中に別の訳語が記載されている可能性もあるので、検索語漏れ防止のため、技術的関連性の高い特許文献は、検索式作成前に一通り目を通しておきたい。日本特許調査の際に、日本独特の技術用語や日本語独特の言い回しがある場合には、一対一で対応するような訳語がないこともあり得る。その場合は、特許分類による試し検索を行って技術的関連性の高い特許の明細書を見て、適切と思われる単語や言い回しを抽出することを考えてみる。~非特許文献の調査は、特許文献調査と比較して、体系的かつ網羅的に検索することは困難であり、調査に費用・時間・労力を要する。検索でヒットした文献を読み込んで、そこから無効化のヒントを得ることや、孫引きなどで有効な資料を見つけていくという戦術も加味しておいた方が現実的と思われる。特許文献で無効化に有効な先行技術文献が見つからなかっ場合には、無効資料調査の範囲を非特許文献まで拡げることになる。角田朗(2017年)http://www.tsunoda-patent.com/doc/2017_06chizaikanri.pdf上記文献には、非特許文献の調査は、特許文献調査と比較して、以下のような困難性があると指摘されている。(1)技術分類が整備されていない。(2)論文の全文を検索可能なシステムが極めて少ない。(3)データベースごとに収録されている情報が異なり,網羅性が高くない。(4)特許公報とは異なり,非特許文献の入手には費用や時間を要することが多い。(5)過去の製品カタログや取扱い説明書はデータベース化されておらず,検索及び入手が困難。上記を私なりに説明すると、以下の2点になる。非特許文献を体系的かつ網羅的に検索することは困難である。非特許文献には、特許分類のような詳細な技術分類が付与されていない。キーワード等に限られ、また、全文検索が可能なデータベースは非常に少ない(特に日本語)。特許文献調査と比較して、非特許文献調査は費用・時間・労力を要する。検索でヒットした資料の見るためには、入手する必要がある。オープンソースの文献も多くなっているが、ために費用がかかることが多い。紙資料の場合もあり、資料取り寄せだけで時間がかかる場合がある。資料が入手できない場合もある。要約の記載など部分的情報でヒット文献なので、文献を読み込むことに労力が要し、しかも、無効化につながる記載がある確率は、特許文献よりも低い。したがって、特許文献調査と比較して、効果的・効率的に調査することが難しい。~公然実施の商品をさがす~https://patent.mfworks.info/2019/08/03/post-2272/【28】無効資料調査~周辺特許と周辺情報の調査~https://patent.mfworks.info/2020/01/19/post-2707/)。上記文献には、非特許文献の検索を行うためのデータベースが紹介されている。検索費用を抑えたければ、無料のデータベースを使用することになる。(https://jglobal.jst.go.jp/)が挙げられる。Scholar”(https://scholar.google.co.jp/)が挙げられる。論文、書籍、テクニカルレポートなどの情報が検索できる。具体的な検索方法については、以下を参照ください。http://www.baidu.com/)が挙げられる。検索方法については、以下を参照ください。”中国の雑誌記事・論文の探し方”https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-38.php”中国語文献の探し方”https://www.library.osaka-u.ac.jp/doc/2018_serching_chinese_literatures.pdf日本語で非特許文献を全文検索できるデータベースとしては、国立国会図書館の”次世代デジタルライブラリー”(https://lab.ndl.go.jp/dl/)があるが、著作権の保護期間が満了になった資料が対象なので、無効資料調査での活用は難しい。英語では、”GoogleBooks”で、すべての書籍ではないが、全文検索可能である(https://books.google.co.jp/)。検索方法は、以下を参照ください。ブックスの利用方法”https://support.google.com/websearch/answer/43729?hl=ja中国語では、上記した”CNKI”(中国知网)に全文検索機能がある(http://gb.oversea.cnki.net/Kns55/)。”CNKI”の検索方法は、以下を参照ください。中国学術雑誌全文データベース(CAJ)の使い方”https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-63.php非特許文献の場合、網羅的と言えるようなデータベースがないのが実情である。検索式の工夫も大事だが、費用や時間の面で制約が出てくることもある。非特許文献には、特許文献と比較して、無効化したい特許に関する周辺技術情報が客観的に記載されている可能性がある。それまで考えたことがない新たな無効理由につながり得る情報が記載されているかもしれない。引用されている関連文献に、無効化につながる資料が記載されている可能性がある。”推認”パラメータ特許の無効資料調査において大切な観点は、“刊行物に記載されているに等しい事項”が記載されている文献を見つけようとする考え方である。無効化したい特許発明の直接的な記載はないが、出願時における技術常識を参酌すれば、推認によって、無効化したい特許発明が導き出せる記載がある文献を見つける観点である。高い“蓋然性”を持って、“推認”できることを示せることが必要である。その7;出願テクニックhttps://patent.mfworks.info/2018/04/09/post-552/)。パラメータ特許の無効資料調査に際しては、最初から、数値が明示された先行文献や新規な効果が記載されている先行文献が見つかる可能性は低いことを考慮しておく必要がある。先行文献に数値が記載されていない場合の対応策としては、まずは、“刊行物に記載されているに等しい事項”が記載されていないかを念頭に入れてヒットした先行文献を精査することである。新規性や進歩性の審査の進め方に関する特許庁の審査基準を下記に引用する。”「刊行物に記載された発明」とは、刊行物に記載されている事項及び刊行物に記載されているに等しい事項から把握される発明をいう。審査官は、これらの事項から把握される発明を、刊行物に記載された発明として認定する。https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203.pdf)。“と書かれている(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/03.pdf)。裏を返せば、“合理的な疑い”を主張できる先行技術文献を見つければよいことになる。“合理的な疑い”とは、刊行物に明確に記載されていないが、記載事項から“推認”できるの意味である。高い“蓋然性”を持って、“推認”できることを示せるかがポイントである。一応の合理的な疑いを抱く場合の例”である。パラメータ特許に関係すると思われる項目は、以下である。請求項に係る発明と引用発明とで両者の測定条件又は評価方法の間に一定の関係があるとき。引用発明の機能、特性等を請求項に係る発明の測定条件又は評価方法により測定又は評価すれば、請求項に係る発明の機能、特性等に含まれる蓋然性が高いとき。公知文献に記載された事項をもとにして、合理的に計算した値を根拠として無効性を主張していく方法である。実例としては、特許を巡る争い<13>サントリーホールディングス株式会社・ナトリウム含有飲料特許(https://patent.mfworks.info/2019/06/24/post-2457/)がある。飲料中のラウリン酸濃度、ナトリウム濃度及びBrix値を、公知文献の記載をもとに算出している。それでは、”刊行物に記載されているに等しい事項から把握される発明”という主張は、採用されるものだろうか?結局は、計算の前提とした事項が妥当なことや、計算の論理が適切に構築されたものであることを、文献で提示できるかどうかにかかっている。一応の合理的な疑いを抱く場合の例”の中には、もう一つの出願テクニック、“新規な効果の主張”に関連する以下の例示がある。その機能、特性等により表現された発明特定事項の有する課題若しくは有利な効果と同一又は類似の課題若しくは効果を引用発明が有しているとき。引用発明の機能、特性等が請求項に係る発明の機能、特性等に含まれる蓋然性が高いとき。”公知になっている物質等について、新たな属性や機能などの発見に基づいた発明については、以前に用途発明の説明の際に少し触れた(https://patent.mfworks.info/2019/08/31/post-2528/)。”実験成績証明書”パラメータ特許の無効資料調査において大切な観点は、“刊行物に記載されているに等しい事項”が記載されている文献を見つけようとする考え方である。無効化したい特許発明の直接的な記載はなくても、実施例の記載を追試した実験によって、実質的に記載されていると主張できる場合には、実験結果を実験成績証明書として提出することによって、無効化できる可能性がある。前回述べたように、パラメータ特許の無効資料調査に際しては、数値が明示された文献や新規な効果が記載されている文献を発見できる可能性は低いことを、最初から考慮しておく必要がある。新規性や進歩性の審査の進め方に関する特許庁の審査基準を改めて引用する。“「刊行物に記載された発明」とは、刊行物に記載されている事項及び刊行物に記載されているに等しい事項から把握される発明をいう。審査官は、これらの事項から把握される発明を、刊行物に記載された発明として認定する。刊行物に記載されているに等しい事項とは、刊行物に記載されている事項から本願の出願時における技術常識を参酌することにより当業者が導き出せる事項をいう。https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203.pdf)。先行文献に数値が記載されていない場合の対応策は、まずは、“刊行物に記載されているに等しい事項”が記載されていないかを念頭に入れてヒットした先行文献を精査することである。公知文献に記載された事項を参酌して計算した値に基づいて、“推論”によって、“刊行物に記載されているに等しい事項”が記載されている“合理的な疑い”があると主張する方法を紹介した。”に基づいて主張する方法である。具体的には、先行技術文献の実施例の追試を行い、その結果を書面にして提出することである。“特殊パラメータによる数値限定発明(パラメータ発明)の場合には、先行文献にそのパラメータに関する記載自体がないことも多々あります。その場合には、先行文献の実施例を追試してそのパラメータに関する測定を行い、測定値がその数値限定発明の数値範囲内に含まれることを証明する実験成績証明書を提出する方法が有効です“と書かれている(https://soei.com/wordpress/wp-content/soeidocs/voice/58kagaku.pdf)。ところで、実験成績証明書は提出すれば、その主張は採用されるのだろうか?採否は、実験成績証明書の内容が信頼できるものであると認定してもらえるかによる。無効化における実験成績証明書に対する考え方は、基本的に、審査段階での実験成績証明書に対する考え方と同じである。基づく拒絶理由通知”として、実験成績証明書に関する説明がある(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/03.pdf)。より物を特定する記載として数値範囲又は数式(不等式を含む)等を用いた請求項に係る発明が、出願前に頒布された刊行物等に記載された発明であることを説明するには、一般に、実験によりこれを証明することが必要になる場合が多い。提出することができるとしている。実験結果が明確に確認できる程度に必要な事項を記載した実験成績証明書等を提出する。信頼性は、実験成績証明書に書かれた実験自体の適切性と、信頼できる実験者によって行われた実験であることの2点に依存する。実験成績証明書の信頼性を高めるための方法としては、具体的には以下のような方法が考えられる。先行文献の実施例に記載されている製造条件等を厳密に再現する。(“数値限定発明における実験報告書の攻防”https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/200305/jpaapatent200305_030-036.pdf“特許異議の申立てQ&A”https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/shinpan/document/index/tokkyo_igi_moushitate.pdf“他人の特許権が邪魔?特許異議申立のメリット・デメリットを教えます!”https://getpatent.biz/post-2467/)。(a)について実験は、先行文献の実施例に記載されている製造条件等に忠実に従う必要がある。恣意的な条件設定で行われた追試試験と受け取れないような実験条件を設定しても採用されない可能性が高い。製造条件等が詳しく書かれていない場合もあり、条件がきちんと記載された先行技術文献が見つけられるかどうかがポイントになる。(b)について実験成績報告書の作成日・作成者の記載がないと記載不備と解される。異審査過程の情報提供や異議申立では、無記名やダミーの申立人の名義で実験成績証明書を提出できるが、採用されない可能性がある。公益法人等の信頼性のある機関に実験成績証明書の作成を依頼する方法も考えられるが、特許上の争い事に係る追試実験を引き受けてくれる機関を見つけることは困難な場合があると思われる。特許権者が実験成績証明書で反論してくることも予想されるし、提出した実験成績証明書の内容を除くような訂正を行ってくる可能性も考えられる。実験成績証明書で無効にできる範囲は意外と小さい場合もあり得るので、特許を完全に無効にするという観点だけでなく、実験成績証明書によって無効化できる範囲で、特許侵害を回避できるかどうかという観点も必要である(【19】進歩性欠如の考え方;数値限定発明(1)臨界的意義と別異の効果https://patent.mfworks.info/2019/03/18/post-1527/【20】進歩性欠如の考え方;数値限定発明(2)有効数字と誤差https://patent.mfworks.info/2019/03/30/post-2079/)。繰り返しになるが、数値限定特許においては、まずは、無効化したいと考えている特許の技術的範囲を画定することが重要である。)無効資料調査に着手する前に、特許権者が権利行使可能な技術的範囲はどこまでかを見極め、特許侵害のリスクがどの程度あるか評価し、評価結果に基づいて、無効化が必須な技術的な範囲を明確にして、調査範囲を定めるべきである。https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3399)。”(https://patent.mfworks.info/2019/04/15/post-2295/)がある。”訂正を考慮する”無効化できると思える先行技術文献を見つけたとしても、特許権が特許請求の範囲を訂正して反論してくる可能性を考慮する必要がある。除くクレームとするなどがある。無効化できると思われる先行技術文献を見つけ、審判官が無効の主張を採用し、取消理由を通知したとしても、それで終わりではない。https://patent.mfworks.info/2018/02/05/post-521/)。訂正できる要件は以下のようである。https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/document/sinpan-binran_18/51-11.pdf平成26年改正特許法における特許異議申立制度についてhttp://www.tokugikon.jp/gikonshi/276/276tokusyu01.pdf)。このうち、無効資料と関係するのが、(1)の“特許請求範囲の減縮“である。“特許請求の範囲の記載がそのままでは公知技術を包含する瑕疵がある、同一人の他の発明と同一であるとして特許無効又は特許取消の理由がある等と解されるおそれがあるときに、請求項の記載事項を限定すること等を指す。請求項の削除(全請求項の削除を含む)も、これに該当する。上位概念から下位概念への変更”に関連する事例を引用する。除くクレームとする補正の場合“なお、“訂正”は、審査段階での“補正”の説明としては共通する部分があるので、“補正”の場合を引用する(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200.pdf)。請求項の発明特定事項の一部を限定して、当初明細書等に明示的に記載された事項又は当初明細書等の記載から自明な事項まで下位概念化する補正は、新たな技術的事項を導入するものではないので許される。数値限定を追加する補正は、その数値限定が新たな技術的事項を導入するものではない場合には、許される。発明の詳細な説明中に「望ましくは24~25°C」との数値限定が明示的に記載されている場合には、その数値限定を請求項に追加する補正は許される。請求項に記載された数値範囲の上限、下限等の境界値を変更して新たな数値範囲とする補正は、以下の(i)及び(ii)の両方を満たす場合は、新たな技術的事項を導入するものではないので許される。新たな数値範囲の境界値が当初明細書等に記載されていること。新たな数値範囲が当初明細書等に記載された数値範囲に含まれていること。「除くクレーム」とは、請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、請求項に係る発明に包含される一部の事項のみをその請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。審判ではないが、審査段階で“除くクレーム“とすることで、特許査定となった事例として、”特許を巡る争い<16>ハウス食品グループ本社・レトルトカレー関連特許(https://patent.mfworks.info/2019/07/21/post-2508/)“で取り上げた特許第6371497号を紹介する。請求項1は以下である。(ただし、冷凍食品を除く)。本特許の請求項1は、以下のような形で拒絶査定となった。拒絶査定に対して、不服審判請求したが(拒絶2017-005940)。前置審査では主張は認められず、審理では、新規性と進歩性の欠如を理由とした拒絶理由通知が出された。具体的には、本特許は引用文献1(特開2007-259834号公報)に記載された発明(冷凍カルボナーラソース)と実質的に異なるところがなく、ショ糖脂肪酸エステル(HLB14)及び化工澱粉(もち種ヒドロキシプロピル化リン酸架橋澱粉)の含有量も一致しているというものであった。これに対して、出願人(特許権者)は、“(ただし、冷凍食品を除く)”と除くクレームとする手続補正を行い、以下のような主張をした意見書を提出し、特許査定された。“本発明の課題である、長期(例えば、3年以上)保存した場合や、その間に冷凍解凍を繰り返した場合に、澱粉の老化による粘度低下や離水を生じ、また、流動状の物性が失われて塊が生じる問題は、そもそも生じません。長期保存した場合に、澱粉の老化による粘度低下や離水に、どのように影響を与えるかについて、引用文献1は何ら記載も示唆もしていません。“除くクレーム“の考え方についてさらに知りたい場合は、以下を参照ください。~実施可能要件違反(1)~特許の無効事由には、新規性違反や進歩性違反以外にも、明細書の記載要件違反(実施可能要件違反)や特許請求の範囲の記載要件違反(サポート要件違反)などがある。これらの記載要件違反の主張には、必ずしも無効資料調査が必要となる訳ではなく、明細書を丹念に読みこむことや記載された技術内容をきちんと解析することが必要である。特許を無効するために無効資料調査を行うのは必須であるが、調査の目的は、通常、新規性や進歩性に関する先行技術文献を見つけることにある。一方で、特許の無効審判請求の対象となる無効理由としては、以下などがある(https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/document/sinpan-binran_18/51-04.pdf)。新規性違反;新規性を欠如する発明に対して特許が与えられたこと進歩性違反;進歩性を欠如する発明に対して特許が与えられたこと明細書の記載要件違反;明細書の記載要件を満たさないものに対して特許が与えられたこと(特許法36条4項1号)特許請求の範囲の記載要件違反;特許請求の範囲の記載要件を満たさないものに対して特許が与えられたこと(特許法36条6項1号)また、特許異議の申立ての理由としても、新規性違反および進歩性違反の他に、明細書の記載要件違反や特許請求の範囲の記載要件違反が認められている(https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/document/sinpan-binran_18/67.pdf)。記載要件違反を主張する場合にポイントとなるのは、明細書の記載を丹念に読み込むことと、記載された技術内容をきちんと解析することである。記載要件違反は、明細書の不備を見つけることなので、無効資料調査が必ずしも必要とは限らない。調査が必要だとしても、出願時の技術用語の意味するところや、出願時の技術常識に関する調査のような通常の無効資料調査と異なる可能性がある。サポート要件違反と呼ばれるものである。発明の詳細な説明は、請求項に係る発明について、当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていなければならない。当業者が、明細書及び図面に記載された発明の実施についての説明と出願時の技術常識とに基づいて、請求項に係る発明を実施しようとした場合に、どのように実施するかを理解できないときには、当業者が実施することができる程度に発明の詳細な説明が記載されていないことになる。“である(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0101bm.pdf)。https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0101bm.pdf)。以下、長くなるが、関連部分を引用する。“発明の実施の形態の記載において、製造条件等の数値が記載されておらず、しかもそれが出願時の技術常識に基づいても当業者に理解できないため、当業者が請求項に係る発明の実施をすることができない場合”と説明されている。係る発明に含まれる実施の形態以外の部分が実施可能でないことに起因するもの請求項が達成すべき結果による物の特定を含んでおり、発明の詳細な説明に特定の実施の形態のみが実施可能に記載されている場合など“が挙げられている。以下の(i)及び(ii)の両方に該当する場合は、発明の詳細な説明の記載は実施可能要件を満たさない。請求項に上位概念の発明が記載されており、発明の詳細な説明にその上位概念に含まれる「一部の下位概念」についての実施の形態のみが実施可能に記載されている。その上位概念に含まれる他の下位概念については、その「一部の下位概念」についての実施の形態のみでは、当業者が出願時の技術常識(実験や分析の方法等も含まれる点に留意。)を考慮しても実施できる程度に明確かつ十分に説明されているとはいえない具体的理由がある。以下の(i)及び(ii)の両方に該当する場合は、発明の詳細な説明の記載は実施可能要件を満たさない。発明の詳細な説明に特定の実施の形態のみが実施可能に記載されている。その特定の実施の形態が請求項に係る発明に含まれる特異点である等の理由によって、当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識(実験や分析の方法等も含まれる点に留意。拒絶理由が出された事例が記載されている。発明の名称「ハイブリッドカー」の事例の特許請求の範囲は、以下の通りである。a~b%であるハイブリッドカー。その[拒絶理由の概要]として、以下のように説明されている。制御を行う制御手段を有するハイブリッドカーが記載されているのみである。制御を行う制御手段を採用した場合以外について、どのように実施するかを当業者が理解できない。係る発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていない。“もう一つの事例は、「鉛筆芯」に関するものである。特許請求の範囲の以下のようである(技術的内容を理解する必要はそれほどありません)。1に対する[拒絶理由の概要]は、以下の通りである。多くの製造条件が密接に関連するものであることが出願時の技術常識である。種類の気孔の容積量及び気孔の分布状態を制御する製造条件)については記載されておらず、またこれが出願時の技術常識であるということもできない。よって、これらの原材料や製造条件を設定するためには、当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等が必要である。係る発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていない。主張することは、容易ではない。より反論、釈明を想定しておく必要がある。主張することは、容易ではない。審査を経て特許査定を受けているわけであるし、たとえ主張が認められたとしても、特許権者は容易に反論可能かもしれないからである。拒絶理由通知に対して取り得る出願人のアクションの説明がある。より反論、釈明等をすることができる。出願人は、審査官が判断の際に特に考慮したものとは異なる出願時の技術常識等を示しつつ、そのような技術常識等を考慮すれば、発明の詳細な説明は、当業者が請求項に係る発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるといえることを、意見書において主張することができる。出願人は、実験成績証明書により、このような意見書の主張を裏付けることができる。発明の詳細な説明の記載が不足しているために、出願時の技術常識を考慮しても、発明の詳細な説明が、当業者が請求項に係る発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとはいえない場合には、出願後に実験成績証明書を提出して、発明の詳細な説明の記載不足を補うことにより、当業者が請求項に係る発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであると主張したとしても、拒絶理由は解消されない。実験成績書については、以下が参考になる。https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/835/086835_hanrei.pdf)。特許第5694588号は、異議申立てがされ(異議2015-700019)、審理で取消理由が通知され、特許権者は訂正請求し、訂正は認められたが、特許庁は最終的に取消の決定をした。特許権者は、この特許取消決定に対する取消を求めて出訴した。野菜または果実を破砕して得られた不溶性固形分を含む加工飲食品であって,6.5メッシュの篩を通過し,かつ16メッシュの篩を通過しない前記不溶性固形分の割合が10重量%以上であり,16メッシュの篩を通過し,かつ35メッシュの篩を通過しない前記不溶性固形分の割合が5重量%以上25重量%以下であることを特徴とする加工飲食品。争点となったのは、「不溶性固形分の割合」の測定方法についてである。特許第5694588号の明細書には、以下のような記載がある(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-5694588/0D2BE44B15A2BB54074DF6477C23847BB68281EDAF37402298DE733E44298D30/15/ja)。“本発明に係る不溶性固形分とは、ニンジンやパイナップル等の野菜または果実の可溶性固形分以外の成分であり、その粒子の分布は次の通りである。”“不溶性固形分は、日本農林規格のえのきたけ缶詰又はえのきたけ瓶詰の固形分の測定方法に準じて測定することができる。測定したいサンプル100グラムを水200グラムで希釈し、16メッシュの篩等の各メッシュサイズの篩に均等に広げて、10分間放置後の各篩上の残分重量を重量パーセントで表した値を、本発明の粗ごし感を有する不溶性固形分と定義する。”“篩上の残存物は、基本的には不溶性固形分であるが、サンプルを上述のように水で3倍希釈してもなお粘度を有している場合は、たとえメッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分であっても篩上に残存する場合があり、その場合は適宜水洗しメッシュ目開きに相当する大きさの不溶性固形分を正しく測定する必要がある。”判決は、“本件明細書の発明の詳細な説明は,本件発明を当業者が実施できるように明確かつ十分に記載されているものと認めることはできない”として、原告の請求を斥けた。以下に、判決文の関連部分を引用する。“本件において,当業者が,本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び出願当時の技術常識に基づいて,本件発明に係る加工飲食品を生産し,使用することができるのであれば,特許法36条4項1号に規定する要件を満たすということができるところ,本件発明に係る加工飲食品は,不溶性固形分の割合が本件条件(6.5メッシュの篩を通過し,かつ16メッシュの篩を通過しない前記不溶性固形分の割合が10重量%以上であり,16メッシュの篩を通過し,かつ35メッシュの篩を通過しない前記不溶性固形分の割合が5重量%以上25重量%以下である)を満たす加工飲食品であるから,当業者が,本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び出願当時の技術常識に基づいて,このような加工飲食品を生産することができるか否かが問題となる。”“本件明細書の上記記載によれば,本件明細書には,測定対象のサンプルが水で3倍希釈しても「なお粘度を有している場合」であって,メッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分が篩上に塊となって残存している場合には,適宜,水洗することによって塊をほぐし,メッシュ目開きに相当する大きさの不溶性固形分の重量,すなわち「日本農林規格のえのきたけ缶詰又はえのきたけ瓶詰の固形分の測定方法に準じて,サンプル100グラムを水200グラムで希釈し,各メッシュサイズの篩に均等に広げて,10分間放置後の篩上の残分重量」(段落【0036】)に相当する重量を正しく測定する必要があることが開示されているものと解される。”“しかしながら,メッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分が篩上に塊となって残存している場合に追加的に水洗をすると(段落【0038】),本件明細書の段落【0036】に記載された本件測定方法(中略)とは全く異なる手順が追加されることになるのであるから,このような水洗を追加的に行った場合の測定結果は,本件測定方法による測定結果と有意に異なるものになることは容易に推認される。”“このように,本件明細書に記載された各測定方法によって測定結果が異なることなどに照らすと,少なくとも,水洗を要する「なお粘度を有する場合」であって,「メッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分が篩上に塊となって残存している場合」であるか否か,すなわち,仮に,篩上に何らかの固形分が残存する場合に,その固形物にメッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分が含まれているのか,メッシュ目開きよりも大きな不溶性固形分であるのかについて,本件明細書の記載及び本件特許の出願時の技術常識に基づいて判別することができる必要があるといえる”“しかしながら,本件測定方法によって不溶性固形分を測定した際に,篩上に残存しているものについて,メッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分が含まれているのか否かを判別する方法は,本件明細書には開示されておらず,また,当業者であっても,本件明細書の記載及び本件特許の出願時の技術常識に照らし,特定の方法によって判別することが理解できるともいえない”“そうすると,当業者であっても,本件明細書の記載及び本件特許の出願時の技術常識に基づいて,その後の水洗の要否を判断することができないことになる。~サポート要件違反(1)~サポート要件違反を検討する場合には、請求項が、発明の詳細な説明に記載された具体例に対して拡張ないし一般化できる程度のものかどうかや、請求項において、発明の詳細な説明に記載された課題を解決するための手段が反映されているかどうかの観点から、記載をチェックする。無効化のためには、新規性や進歩性の欠如だけでなく、前回取り上げた実施可能要件のように、明細書の記載不備による無効理由の有無も検討する必要がある。号)違反を取り上げる。号には、“請求項に係る発明が発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであってはならない”と規定されている。それは、“発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載することになれば、公開されていない発明について権利が発生することになるからである。https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0202bm.pdf)。サポート要件の審査に係る基本的な考え方を、以下に引用する。特許請求の範囲の記載がサポート要件を満たすか否かの判断は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとを対比、検討してなされる。審査官は、この対比、検討に当たって、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとの表現上の整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係について検討する。表現上の整合性のみで足りると解すると、実質的に公開されていない発明について権利が発生することとなり、第36条第6項第1項の規定の趣旨に反するからである。審査官によるこの実質的な対応関係についての検討は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えるものであるか否かを調べることによりなされる。「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えていると判断された場合は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとが、実質的に対応しているとはいえず、特許請求の範囲の記載はサポート要件を満たしていないことになる。https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0202bm.pdf)。請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することになる場合”上記の類型(1)や類型(2)の場合は、通常は審査の段階で解消されているはずであるから、無効化の観点からは、類型(3)と類型(4)に該当するかどうかが一般的には検討課題となる。審査基準には、類型(3)の補足として、以下の点に留意するようにとの説明がある。“請求項は、発明の詳細な説明に記載された一又は複数の具体例に対して拡張ないし一般化した記載とすることができる。発明の詳細な説明に記載された範囲を超えないものとして拡張ないし一般化できる程度は、各技術分野の特性により異なる。“各技術分野の特性により異なる”との注意書きは、各技術分野の出願時の技術常識、またその捉え方によって、”拡張ないし一般化できる程度”の判断が変わってくる可能性を含んでいる。類型(4)の補足として、以下の点に留意するようにとの説明がある。“類型(4)が適用されるのは、実質的な対応関係についての審査における基本的な考え方(2.1(3)参照)に基づき、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えていると判断される場合である。”“当業者が認識できるように記載された”という部分は、前回取り上げた実施可能要件と似ており、サポート要件と実施可能要件の違いを理解しておく必要がある。この点については、別の回で取り上げる。https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_a.pdf)特許請求の範囲は、以下の通りである。a~b%であるハイブリッドカー。その[拒絶理由の概要]として、第36条第6項第1号(サポート要件)については、以下のように説明されている。制御を行う制御手段を有するハイブリッドカーが記載されているのみである。制御を適用した場合にも同様の高いエネルギー効率を達成できることが理解できる。制御を行う制御手段を有するハイブリッドカーまで、上記具体例を拡張ないし一般化できると認められる。係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化するための根拠も見いだせない。係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものである。前回の「ハイブリッドカー」の事例は理解しやすいが、無効理由としてサポート要件違反を主張することは、実際には容易ではない。)異議申立においてサポート要件違反で取消された特許権者は、知財高裁に出訴した。裁判においては、発明の課題の判断、および課題を解決できると認識できる範囲の判断が争点になった。発明課題は、発明の詳細な説明から当該発明の課題が読み取れるのに、異議申立の審理においては、あえて、「出願時の技術水準」に基づいて、発明の詳細な説明に記載された課題とは異なる課題を認定しており、異議決定における課題の認定は妥当なものとはいえず、また、発明の詳細な説明の記載から、発明の課題を解決することができると認識可能な範囲のものであるといえると判示した。異議申立における特許取消決定を取り消した。前回の「ハイブリッドカー」の事例は理解しやすいが、類型(3)や類型(4)を無効理由として主張することは、実際には容易ではない。特許権者は、明細書の記載をもとに、意見書や実験成績証明書等を提出することによって、反論や釈明をすることができるので、サポート要件違反で無効にすることはそう簡単ではない。https://www.hokutopat.com/wp/wp-content/themes/hokutopat/pdf/H29_gyo-ke_10129.pdf)。特許庁の審理の結果は、訂正請求を認め、特許第5813262号の請求項1~4に係る特許を取り消すというものであった。訂正後の特許請求の範囲は、以下のようであった。【請求項1】米糖化物,及びγ-オリザノールを1~5質量%含有する米油を含有するライスミルクであって,当該米油を0.5~5質量%含有するライスミルク。【請求項2】~【請求項4】は省略。“本件発明1~4は、本件特許明細書の発明の詳細な説明に記載されたものでないから、特許法第36条第6項第1号の規定に違反してされたものである。特許権者は、この取消決定の取消を求めて知財高裁に出訴した。判決の主文は、以下の通りであった。特許庁が異議2016-700420号事件について平成29年5月8日にした決定を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。当該特許発明は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載されたものでないと判断した。裁判で争点となったのは、以下の3点である。・取消事由1(判断手法の誤り)・取消事由2(課題の認定の誤り)・取消事由3(課題を解決できると認識できる範囲の判断の誤り)取消事由1については、原告(特許権者)の主張は採用できないと結論された。“サポート要件の適否を判断する前提としての当該発明の課題についても,原則として,技術常識を参酌しつつ,発明の詳細な説明の記載に基づいてこれを認定するのが相当である”として、“課題の認定”および“課題を解決できると認識できる範囲”について検討された。以下、長くなるが、判決文の関連部分を引用する(なお、一部省略している)。認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。“また,発明の詳細な説明は,「発明が解決しようとする課題及びその解決手段」その他当業者が発明の意義を理解するために必要な事項の記載が義務付けられているものである(特許法施行規則24条の2)。記載からすれば,本件発明は,「コク,甘味,美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること」それ自体を課題とするものであることが明確に読み取れるといえる。”“これに対し,異議決定は,「本件発明1の課題は,本件特許明細書の『コク,甘味,美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること』(省略)との記載及び実施例(省略)において,『コク(ミルク感)』,『甘み』及び『美味しさ』の各評価項目について評価を行っていることから,『コク,甘味,美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること』と認められる。」と,一旦は上記アと同様に本件発明1の課題を認定しながら,最終的なサポート要件の適否判断に際しては,「本件発明1の課題は,上記aのとおり,具体的には,実施例1-1のライスミルクに比べてコク(ミルク感),甘味及び美味しさについて優位な差を有するものを提供することであ(る)」とその課題を認定し直し,課題の解決手段についても,「本件発明1が課題を解決できると認識できるためには,...実施例1-1のライスミルクに比べてコク(ミルク感),甘味及び美味しさについて優位な差を有することを認識できることが必要である。」としている(省略)。“この点について,被告は,発明が解決しようとする課題とは,出願時の技術水準に照らして未解決であった課題であるから,本件発明1の「コク,甘味,美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること」という課題は,本件出願時の技術水準を構成する米糖化物含有食品(具体的には,実施例1-1のライスミルク)に比べて,コク,甘味,美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供することであり,したがって,異議決定においては,本件発明1の課題について,「具体的には,実施例1-1のライスミルクに比べてコク(ミルク感),甘味及び美味しさについて優位な差を有するものを提供すること」としたものである(したがって,異議決定の課題の認定に誤りはない)と主張する。“確かに,発明が解決しようとする課題は,一般的には,出願時の技術水準に照らして未解決であった課題であるから,発明の詳細な説明に,課題に関する記載が全くないといった例外的な事情がある場合においては,技術水準から課題を認定するなどしてこれを補うことも全く許されないではないと考えられる。”“しかしながら,記載要件の適否は,特許請求の範囲と発明の詳細な説明の記載に関する問題であるから,その判断は,第一次的にはこれらの記載に基づいてなされるべきであり,課題の認定,抽出に関しても,上記のような例外的な事情がある場合でない限りは同様であるといえる。したがって,出願時の技術水準等は,飽くまでその記載内容を理解するために補助的に参酌されるべき事項にすぎず,本来的には,課題を抽出するための事項として扱われるべきものではない(換言すれば,サポート要件の適否に関しては,発明の詳細な説明から当該発明の課題が読み取れる以上は,これに従って判断すれば十分なのであって,出願時の技術水準を考慮するなどという名目で,あえて周知技術や公知技術を取り込み,発明の詳細な説明に記載された課題とは異なる課題を認定することは必要でないし,相当でもない。出願時の技術水準等との比較は,行うとすれば進歩性の問題として行うべきものである。“これを本件発明に関していえば,異議決定も一旦は発明の詳細な説明の記載から,その課題を「コク,甘味,美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること」と認定したように,発明の詳細な説明から課題が明確に把握できるのであるから,あえて,「出願時の技術水準」に基づいて,課題を認定し直す(更に限定する)必要性は全くない(さらにいえば,異議決定が技術水準であるとした実施例1-1は,そもそも公知の組成物ではない。“したがって,異議決定が課題を「実施例1-1のライスミルクに比べてコク(ミルク感),甘味及び美味しさについて有意な差を有するものを提供すること」と認定し直したことは,発明の詳細な説明から発明の課題が明確に読み取れるにもかかわらず,その記載を離れて(解決すべき水準を上げて)課題を再設定するものであり,相当でない。以上によれば,異議決定における課題の認定は妥当なものとはいえず,被告の主張は採用できない。上記のとおり,本件発明の課題は,コク,甘味,美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供することであると認められるので,本件発明が,発明の詳細な説明の記載から,「コク,甘味,美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供する」という課題を解決することができると認識可能な範囲のものであるか否かについて検討する。発明の詳細な説明の記載について発明の詳細な説明においては,ライスミルクに米油又はイノシトール,あるいは,その両方を添加することが課題の解決手段とされていることが理解できる。以上によれば,本件発明は,いずれも,発明の詳細な説明の記載から,「コク,甘味,美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供する」という課題を解決することができると認識可能な範囲のものであるといえる。“以上のとおり,異議決定は,サポート要件の判断の前提となる課題の認定自体を誤り,その結果,本件発明が発明の詳細な説明の記載から課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かについての判断をも誤って,サポート要件違反を理由とする特許取消しの判断を導いたものである。したがって,その旨を指摘する取消事由2及び取消事由3は理由がある。参考として、食品特許における記載要件に関する研究を紹介する。~実施可能要件とサポート要件との関係~審査基準によれば、実施可能要件は、”発明の詳細な説明の記載が、当業者が請求項に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分になされていない場合は、当業者がその発明を実施することができず、発明の公開の意義も失われることになる。実施可能要件は、このことを防止するためのものである”。サポート要件は、”発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載してもよいこととなれば、公開されていない発明について特許権が付与されることになる。サポート要件は、このことを防止するためのものである”。前回説明したサポート要件違反における類型(4)は、以下であった。サポート要件違反の類型(4)“請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することになる場合”そして、この類型を適用する場合の審査時における注意点は、以下のようであった。類型(4)が適用されるのは、実質的な対応関係についての審査における基本的な考え方(2.1(3)参照)に基づき、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えていると判断される場合である。”“発明の詳細な説明において「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された」”の部分は、実施可能要件に関する以下の説明と似ている。発明の詳細な説明は、請求項に係る発明について、当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていなければならない。当業者が、明細書及び図面に記載された発明の実施についての説明と出願時の技術常識とに基づいて、請求項に係る発明を実施しようとした場合に、どのように実施するかを理解できないときには、当業者が実施することができる程度に発明の詳細な説明が記載されていないことになる。https://patent.mfworks.info/2020/06/28/post-2757/)。とサポート要件違反が同時に通知される場合も多く、実施可能要件とサポート要件とは混同しやすいと思われる。https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0101bm.pdf)。“実施可能要件は、当業者が請求項に係る発明を実施することができる程度に、発明の詳細な説明に必要な事項を明確かつ十分に記載することについての記載要件である。特許制度は発明を公開した者にその代償として一定期間一定の条件で独占権を付与するものであるが、発明の詳細な説明の記載が、当業者が請求項に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分になされていない場合は、当業者がその発明を実施することができず、発明の公開の意義も失われることになる。実施可能要件は、このことを防止するためのものである。“他方、サポート要件は、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであることについての記載要件である。発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載してもよいこととなれば、公開されていない発明について特許権が付与されることになる。サポート要件は、このことを防止するためのものである。”“このように、両要件は、その内容及び趣旨が異なるものである。したがって、審査官は、実施可能要件に違反すれば必ずサポート要件に違反するものではなく、またサポート要件に違反すれば必ず実施可能要件に違反するものではない点に留意すべきである。https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/859/087859_hanrei.pdf)。判決文の関連部分を以下に引用する。“明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件に適合するというためには,物の発明にあっては,当業者が明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づいて,その物を生産でき,かつ,使用できるように,方法の発明にあっては,その方法を使用できるように,それぞれ具体的に記載されていることが必要である。”“特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かについては,特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か,また,その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと解される。http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/904/088904_hanrei.pdf(49)特許を巡る争いの事例;ワイン容器詰め方法特許https://patent.mfworks.info/2018/09/09/post-1008/)。特許第3668240号は、『アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法』に関する。特許権者は、特許権侵害の差止等と損害賠償を求め、東京地方裁判所に提訴したが、サポート要件および実施可能要件に違反しており、無効にすべきものと認められ、権利行使できないとの理由で、請求は棄却された(平成27年(ワ)第21684号)。特許権者は、この判決を不服として、知財高裁に控訴した。本裁判とは別件の無効審判において、特許請求の範囲を以下のように訂正した。“アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法であって,該方法が:アルミニウム缶内にパッケージングする対象とするワインとして,35ppm未満の遊離SO2と,300ppm未満の塩化物と,800ppm未満のスルフェートとを有することを特徴とするワインを意図して製造するステップと;アルミニウムの内面に耐食コーティングがコーティングされているツーピースアルミニウム缶の本体に,前記ワインを充填し,缶内の圧力が最小25psiとなるように,前記缶をアルミニウムクロージャでシーリングするステップとを含む,アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法“まずは、判決文の実施可能要件に関する部分を引用する。“「遊離SO2」,「塩化物」及び「スルフェート」の濃度のうち,特に「塩化物」及び「スルフェート」の濃度に係る構成については,その濃度範囲を特定することの技術的な意義,本件発明の効果との関係,濃度の数値範囲の意義についての記載がないと,当業者は,特許請求の範囲に記載された構成により本件発明の課題を解決し得ると認識することができないというべきところ,本件明細書にはそのような記載がないことは前記判示のとおりである。”“以上のとおり,本件明細書の発明の詳細な説明には,具体例の開示がなくとも当業者が本件発明の課題が解決できると認識するに十分な記載があるということはできない。そこで,本件明細書に記載された具体例(試験)により当業者が本件発明の課題を解決できると認識し得たかについて,以下検討する。“本件明細書の発明の詳細な説明に実施例として記載された「試験」に関する記載は,本件発明の課題を解決できると認識するに足りる具体性,客観性を有するものではなく,その記載を参酌したとしても,当業者は本件発明の課題を解決できるとは認識し得ないというべきである。”“前記判示のとおり,特許請求の範囲に記載された構成の技術的な意義に関する本件明細書の記載は不十分であり,具体例の開示がなくても技術常識から所望の効果が生じることが当業者に明らかであるということはできない。,「遊離SO2」,「塩化物」及び「スルフェート」に係る濃度については,その範囲が数値により限定されている以上,その範囲内において所望の効果が生じ,その範囲外の場合には同様の効果が得られないことを比較試験等に基づいて具体的に示す必要があるというべきである。“本件発明に係る特許請求の範囲の記載は,特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであるということはできないから,特許法36条6項1号に違反する。次に、サポート要件に関する部分を引用する。“本件明細書に記載された「試験」で用いられた耐食コーティングの種類は明らかではなく,どのようなコーティングがワインの組成成分とあいまって本件発明に係る効果を奏するかを具体的に示す試験結果は存在しない。すると,当業者は,本件発明を実施するに当たって用いるべき耐食コーティングについても過度の試行錯誤することを要するというべきである。“以上のとおり,本件発明に係るワインを製造することは困難ではないが,本件発明の効果に影響を及ぼし得る耐食コーティングの種類やワインの組成成分について,本件明細書の発明の詳細な説明には十分な開示がされているとはいい難いことに照らすと,本件明細書の発明の詳細の記載は,当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されているということはできず,特許法36条4項1号に違反するというべきである。この無効理由は,本件訂正によっても解消しない“として、サポート要件違反があると判断した。(39)特許侵害を未然に防ぐための情報提供(1)特許侵害回避の観点からは、審査段階で侵害回避のアクションを取っておいた方が、一般的には、回避できる可能性は高いと考えられる。審査段階での侵害回避のアクションとして取り得るのは、情報提供制度の利用である。提出可能な資料、情報提供を行う際の手続、匿名で情報提供した場合の事務処理について説明する。これまで主に無効資料調査について述べてきたが、審査の過程で先行技術文献の網を潜り抜けて特許査定を受けた特許を潰すことは容易ではない。特許侵害回避の観点からは、審査段階で侵害回避のアクションを取っておいた方が、一般的には、回避できる可能性は高いと考えられる。審査段階での侵害回避のアクションとして取り得るのは、後述する“情報提供”制度の利用である。情報提供制度を利用して侵害回避をする戦術としては、さまざまなものが考えられる。出願人の事業や商品と、特許明細書の詳細な説明や実施例の記載から推測される、出願人が本当に権利化したい技術的範囲と、侵害の可能性がある製品や技術(“イ号”)とを比較し、イ号が推測される技術的範囲から外れるような場合がある。https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/johotekyo/jyouhou_01.html)。(第36条第4項第1号)、サポート要件違反(第36条第6項第1号)などに係る情報を提供することができる。刊行物又はその写し、特許出願又は実用新案登録出願の明細書又は図面の写し、実験報告書などの証明書類など。異議申立や無効審判請求と比較しての特徴として、以下の4点が挙げられる。1書面による情報の提供のみ「書面」に該当しないもの(例えば録音テープ、ビデオテープ)の提出はできない。https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/shinpan/document/index/07.pdf)。なくても可能であるし、匿名でも可能。情報提供をする際の手数料は不要。書面提出でも電子化手数料は不要。実際に情報提供を行う際の手続は、以下のようである。(https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/johotekyo/jyouhou_02.htmlhttps://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/kaitei/document/H27/11.pdf)。様式にしたがって、書類を作成する。匿名で提出する場合は、刊行物等提出書の「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」の欄に「省略」と記載。https://faq.inpit.go.jp/content/industrial/files/03_5_kankou.pdfhttps://elaws.e-gov.go.jp/search/html/335M50000400011_20161001_000000000000000/pict/S35F03801000011-018.pdfhttps://jp-ip.com/tools/jpo-template)。提出する資料に関する注意点については、後述する。http://www.pcinfo.jpo.go.jp/guide/Content/Guide/PctDo/Patent/Kankobutsu/Doc/DoP_Kankobutsu.htm)。書面提出とオンライン手続の違いやそれぞれ注意点がある。書面提出した場合には、書面が電子化されるまで、審査官は閲読できない。2オンライン手続での添付資料PDFやJPEGイメージを添付して、匿名で提出する場合は注意を要する。通常、ファイルのプロパティに作成者情報が設定されているので、当該情報を削除するか、作成者情報が設定されないファイル形式に変更して添付する。https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/johotekyo/jyouhou_04.html)。郵送時使用された封筒のデータエントリーは行われません。“(2)オンライン手続1“問)電子出願ソフトを用いた情報提供の場合、匿名で書類を作成しても、オンライン提出時には電子証明書を使用するため、提出時に使用した電子証明書を有する者の氏名が記載された受領書が、その電子証明書を有する提出者宛に届きます。受領書は提出者に対しての受領した旨の通知であり、閲覧対象にはなっておりません。Patの審査書類情報照会においても、識別番号や送信者を特定できるような情報は表示されません。送信者の識別番号は、情報提供に関するデータのひとつとして庁内データベースに取り込まれます。識別番号などの提出者の情報は審査官に配布されず、外部にも提供されません。(40)特許侵害を未然に防ぐための情報提供(2)情報提供があった場合、“審査官は、提供された情報については、原則、その内容を確認し、審査において有効活用を図ることとする。”提出された情報や当該提出資料”が“証明しようとしている事実の存在について確信を得ることができる場合に限り、その書類を採用し、拒絶理由の有無を審査する”となっており、事実であると認識できるような形で情報を提出するよう留意する必要がある。情報提供したとしても、提出のタイミングによっては、以下のように審査官は考慮しないと定められている。審査状況を経過観察し、審査に要する期間や拒絶理由応答期限などを考慮して、情報提供の準備や提出が手遅れにならないように注意する必要がある。以下に情報提供で提出する資料についての注意点を説明する(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/01.pdf#page=7)。情報提供で提出できる書類について、以下の説明がある。実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しのほか、実験報告書等の証明書類等が含まれる。実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写し以外の「書類」”として例示されているのは、インターネット情報、公然知られた発明や公然実施された発明に関する資料などである。“対象出願の請求項に係る発明が電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明である旨の情報を提供し、当該発明が出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったことを示す、インターネット等の電子的技術情報の内容をプリントアウトして提出する場合この場合において、提出された情報のプリントアウトには、その情報の内容、その情報の掲載日時の表示とともに、その情報を取得したアドレス、その情報に関する問合せ先を含む必要がある。注:インターネット等の電子的技術情報インターネット等の電子的技術情報の提供に当たっては、下記事項を含む内容をプリントアウトしたものを提出してください。当該情報に関して掲載、保全等に権限又は責任を有する者による証明書類を添付していただくことが望ましいです。“対象出願の請求項に係る発明が公然実施された発明である旨の情報を提供し、出願前に公然知られる状況又は公然知られるおそれがある状況において実施された当該発明に係る機械装置、システムなどについて記載した書類”(4)実験報告書”対象出願の請求項に係る発明について当業者が実施できるように発明の詳細な説明が記載されていない旨の情報を提供し、それを説明するための実験報告書等”(5)外国語書面の翻訳”対象出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内のものでない(原文新規事項)旨の情報を提供し、それを説明するために、該当箇所の適正な翻訳を記した証明書類及び必要に応じて明細書、特許請求の範囲又は図面の記載が誤訳であることを明らかにするための技術用語辞典等の写し等”情報提供があった場合の審査における運用については、以下のようになっている。“審査官は、提供された情報については、原則、その内容を確認し、審査において有効活用を図ることとする。”と定められている(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/kaitei/document/H27/11.pdf)。“証明しようとしている事実の存在について確信を得ることができる場合に限り、その書類を採用し、拒絶理由の有無を審査する”という運用になっている。書証)をすることなく”、事実の存在の有無を判断する運用になっている(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/kaitei/document/H27/11.pdf)。“出願人が拒絶理由通知に対する意見書等によりその事実の存在について反論し、当該提出書類に基づき認定される事実を根拠とした拒絶理由により拒絶査定を行うことが正当であると判断するためには証拠調べを要すると認められることとなった場合は、審査官は、当該拒絶理由を根拠とした拒絶査定を行わないこととする。”という運用になっている。したがって、提出した証拠が事実であると、審査官が容易に判断し得るような形で証拠を提出することが望ましい。刊行物についても、“刊行物の受入日についての国会図書館への問合せ、公文書の真否についての官公庁への問合せ等、審査官が特許出願の審査において通常行われる職権探知の範囲内で証拠調べと同様の審査を行うことが可能であることは言うまでもない”と説明されている。閲覧可能となった日が問題となる場合には、国会図書館に所蔵されている刊行物であれば、受入日印の押印があるページ(刊行物の表紙など)の複写を提出することによって、公開日を証明する方法が考えられる。この点については、以前も取り上げたことがある。https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shubetu-tokkyo-igi/setsumeisyo.html)。提出された情報であっても、拒絶査定後に審査官に利用可能となった情報提供については、審査官はこれを考慮しない(ただし、当該情報が審査官に利用可能となった後に前置審査に係属した場合はこの限りでない。)”“特許権の設定登録前に提出された情報であっても、特許査定後に審査官に利用可能となった情報については、審査官はこれを考慮しない。”したがって、情報提供のタイミングも重要である。~ファーストアクション、ファーストアクション~特許査定日などが考えられる。情報提供すべき特許出願が見つかった場合、事業に及ぼすリスクの大きさや出願人の動向をもとに、情報提供の準備を進め、最適なタイミングで情報提供できるようにしておく。提出などの経過情報の経過観察を行い、審査に要する期間や拒絶理由応答期限などを考慮して、情報提供の提出が手遅れにならないように注意する。国際的に展開している競合企業や主力製品主力技術がある場合は、国際公開された特許出願の定期的な調査を行って、事業の障害となり得る特許出願を把握しておくことも一法である。~出願人の後出しデータは認められるか(1)~拒絶理由に対して、出願人が新たな実験データを実験成績証明書の形で提出して反論する場合がある。出願後に新たな実験データを提出しても、明細書中に実施例による裏付けの記載がない場合には、後出しデータは認められない。情報提供して、提供した情報が拒絶理由に採用されたとしても、出願人は、明細書の記載をもとに、意見書や実験成績証明書等を提出することによって、反論や釈明をすることができる。新規性や進歩性の違反、あるいは記載不備違反があると指摘された特許出願に対して、出願人が新たな実験データを実験成績証明書として提出し、提出した実験データをもとに拒絶理由を解消しようとすることはよく行われることである。形で、特許請求の範囲から外れる比較例を提出したり、数値限定特許の場合に臨界点付近の実験データを後出し提出する場合である。出願後に新たな実験データを明細書に追加記載することは認められない。http://www.setouchi-pat.jp/img/7408kagaku_nakatsukasa.pdf)。よって、実験データを後出しした場合の実例を2つ紹介する。日本に移行手続きされた出願である。(不服2012-20646)したが、同時に手続補正書により,特許請求の範囲等の補正を行った。)違反などの理由で、「本件審判の請求は,成り立たない。出願人はこれを不服として、知財高裁に審決取消請求の訴訟を提起した。以下、訴訟における記載要件に関する判決文を紹介する。補正前の特許請求の範囲のうち、請求項1は,以下の通りである。【化2】(省略)からなる群より選択された構造であることができると共に,Yは,Oであることができると共に,・・・(中略)・・・,医薬。式R-A-Xの化合物は、ナルメフェンとその類似体を指している。ナルメフェン塩酸塩水和物錠は飲酒量の低減作用を発揮する飲酒量低減薬として認められているようである(https://pins.japic.or.jp/pdf/newPINS/00067881.pdf)。争点は、式R-A-Xの化合物の“ウィルス性の感染”を予防又は治療するための医薬としての記載要件に関する。原告(出願人)は、記載要件についての審決の判断手法及び判断の誤りを主張した。記載要件の判断手法の誤りについての原告の主張は、以下のようである。出願時の技術水準を考慮すれば、本願明細書中のナルメフェンを含む医薬がウィルス性の感染を予防又は治療することができるとする記載に基づき、“当該結論を得るために行った実施例及びその結果を想定することができる”。審決では,審判請求書添付の試験結果や基礎出願である米国特許出願の試験結果の記載が、“当該想定された実施例及びその結果の範囲を超えるものであるかの判断を行う必要があるのに、”これらの試験結果を参酌“しなかったと主張した。“出願当初の明細書等に何らの記載がないにもかかわらず,出願後に提出した試験結果等を提出して主張又は立証をすることは第三者との衡平を害する結果を招来するため特段の事情がない限りは許されないとしても,本願明細書には,段落[0002]~[0026]の「背景技術」において,特許文献1~28及び非特許文献1~17を挙げて本願の優先日における技術水準が説明されており,本願の化合物であるナルメフェンだけでなく,類似構造のナルトレキソンの効力も記載されている(段落[0015],[0017]及び[0020])。””したがって,当業者は,多種多様なナルメフェンの医学的な使用に基づく本願の優先日における技術水準に基づいて,ナルメフェンを含む医薬が,B型肝炎から選択されたウィルス性の感染を予防又は治療することができるとする本願明細書(請求項1,段落[0034],[0035],[0072])の記載に基づき,当該結論を得るために行った実施例及びその結果を想定することができる。審決は,審判請求書添付の試験結果や基礎出願の試験結果の記載が,当該想定された実施例及びその結果の範囲を超えるものであるかの判断を行う必要があり,本願明細書の記載から想定される範囲内であれば,これらの試験結果を参酌しても,出願人と第三者との公平を害するものでない。試験結果及び基礎出願の試験結果を参酌して審査すれば,本願は,特許法36条6項1号及び同条4項1号に規定する要件を満たす”と主張した。原告が、ウィルス性の感染を予防又は治療することができるとする本願明細書の請求項1以外の根拠とした記載は、以下のようである。iNOSの過剰生産と関連した疾患のような健康状態を予防する又は処置するためのものを含む。iNOSの過剰生産と関連した疾患のような健康状態を予防する又は処置する方法であって,指定された化合物の一つ又はより多くの治療的に有効な量を含む薬学的な組成物を,それを必要とする主体へ,投与することを含む,方法に関係する。使用の方法ここで記載した式の化合物に加えて,本発明は,有用な治療の方法もまた提供する。本発明は,ウィルス感染,並びに,敗血症性ショック,・・・(中略)・・・,TNF-α,及びiNOSの過剰生産と関連した疾患を処置する方法を提供する。いくつかの実施形態においては,ウィルス感染は,B型肝炎ウィルス及びC型肝炎ウィルスによる感染を含むが,しかし,それらに限定されるものではない。被告(特許庁)の反論は、以下のようであった。本願明細書に記載されていない事項が,基礎出願の明細書に記載されていたとしても,それは,あくまで本願明細書の記載外の事項であり,本願明細書に記載された事項とはいうことができない。本願明細書には,B型肝炎の予防又は治療の機構について一切説明はなく,「B型肝炎から選択された,ウィルス性の感染」を予防又は治療するための医薬としての有用性は示されておらず,本願に係る意見書,手続補正書,回答書等の経緯においても,一度も「B型肝炎から選択された,ウィルス性の感染」について客観的な根拠を伴った主張はされていない。したがって,審決が,審判請求書添付の試験結果について認定しなかった点にも誤りはない“。“記載要件の判断手法に誤りがないことは前記(1)のとおりであるから,記載要件の判断手法に誤りがあることを前提に,審決の判断に誤りがあるとする原告の主張は,その前提を欠く”などと主張した。知財高裁の判決において、取消事由2(記載要件についての審決の判断手法及び判断の誤り)について、“原告の取消事由2の主張には理由がなく,本願が特許法36条6項1号及び同条4項1号の規定を満たしていないことを理由として審判請求を不成立とした審決の結論に誤りはないものと判断する“と結論された。判断手法の誤りに関する両者の主張に対して、以下のように判示した。“一般に明細書に薬理試験結果等が記載されており,その補充等のために,出願後に意見書や薬理試験結果等を提出することが許される場合はあるとしても,前記(3)のとおり,本願明細書の発明の詳細な説明には,式R-A-Xの化合物を,B型肝炎ウィルスの感染を予防又は治療するために用いるという用途が記載されているのみで,当該用途における化合物の有用性について客観的な裏付けとなる記載が全くないのであり,このような場合にまで,出願後に提出した薬理試験結果や基礎出願の試験結果を考慮することは,前記(3)アで述べた特許制度の趣旨から許されないというべきである。”“原告が,審判手続において,審判請求書添付の試験結果及び基礎出願の試験結果を参酌すべき旨を主張していたことからすれば(甲11,13),審決において,同主張を明示的に排斥することが相当であったとはいえるとしても,出願後に提出された薬理試験結果である審判請求書添付の試験結果や,基礎出願の試験結果は,本願明細書に記載された本願発明の効果の範囲内で試験結果を補充するものということはできないから(その上,後記イのとおり,これらの試験結果を考慮したとしても,式R-A-Xの化合物のB型肝炎ウィルスの感染の予防又は治療に対する有用性を裏付けるものとは認められない。),これらの資料を考慮しないで,サポート要件及び実施可能要件を満たさないとの判断をした審決の判断手法が違法であるということはできない。その点が審決の判断を左右するものとは認められないから,審決の取消事由には当たらない。“上記アで判示したところによれば,審判請求書添付の試験結果及び基礎出願の試験結果を参酌すべきであったとは認められないから,その余の点について判断するまでもなく,審決の判断の誤りをいう原告の主張は理由がない。,“事案に鑑み,審判請求書添付の試験結果及び基礎出願の試験結果について念のため検討しても,以下のとおり,これらの試験結果は,「式R-A-Xの化合物」のB型肝炎ウィルスの感染の予防又は治療に対する有用性を裏付けるものとは認められない。”“審判請求書添付の試験結果及び基礎出願の試験結果は,いずれも本願発明の式R-A-Xの化合物と,生体内におけるB型肝炎ウィルスの増殖を抑制することとの関係を示すものではなく,そのような関係を示す技術常識があるとも認められず,同化合物が,B型肝炎ウィルスの感染の予防又は治療という医薬用途において有用であることを当業者が理解することができるものではないから,仮に,これらの試験結果を考慮したとしても,審決の結論に誤りはない。審査の過程で、拒絶理由に対して、出願人が新たな実験データを実験成績証明書の形で提出して反論する場合がある。比較例や数値限定特許の場合に臨界点付近の実験データを後出しで提出することが有効な場合がある。2つ目は、特許権者が、拒絶理由に対して実験データを実験成績証明書として提出して拒絶理由を解消して特許査定された事例を紹介する。特許第6301208号「高活性な酸化マグネシウム系添加剤、及びその用途」の特許請求の範囲は、以下の通りである(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-6301208/CC47EDCD0C676A45245812DF91B98C58AFBCED4F12D862001355C0029A411045/15/ja)。https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2016-003174/CC47EDCD0C676A45245812DF91B98C58AFBCED4F12D862001355C0029A411045/11/ja)。対して、以下のような拒絶理由が通知された。拒絶理由で引用された主引用文献は、以下の2つである。拒絶理由書の備考には、以下の記載がある。“[請求項1]引用文献1には、高活性MgOキョーワマグ150のCAA40%が、20秒である旨記載されている(特に表2)。引用文献2には、キョーワマグ150のBET比表面積が144m2/gであると記載されている([分析一例])。してみると、引用文献1、2に記載のキョーワマグ150は、本願請求項1の規定を充足するから、本願請求項1に係る発明は、引用文献1、2に記載された発明であるか、あるいは当該発明より当業者であれば容易に想到し得るものである。[請求項2、3]引用文献3には、キョーワマグ150の平均粒径が5.6μmであると記載されている([0074])。平均粒径であるか否かは明示されていないものの、本願発明と同等のBET比表面積、CAA40%を併せ持つことから、平均粒子径についても同等である蓋然性が高い。本願請求項3の規定についても、同様に物性に相違がないことから、同等である蓋然性が高い。拒絶理由通知に対して、出願人は意見書と実験成績証明書とを提出し、同時に手続補正書を提出し、上記した特許公報に記載された形に特許請求の範囲を補正した。実験成績証明書の結果を引用した出願人の意見書の一部を引用する。平均粒径であるか否かは明示されていないものの、本願発明と同等のBET比表面積、CAA40%を併せ持つことから、平均粒子径についても同等である蓋然性が高い」とのご指摘です。本意見書と同日付けで提出した実験成績証明書に示す通り、キョーワマグ150について、乾式粒度分布の平均粒子径を測定したところ、7.5μmであり、引用文献3の平均粒径5.6μmとは異なる値でした。この理由は、引用文献3には平均粒径の測定方法の記載がないため、詳細は不明ではありますが、測定方法の違いによるものと思料します。従って、キョーワマグ150の乾式粒度分布の平均粒子径は、本願発明1の乾式粒度分布の平均粒子径の範囲外であると言えます。実験成績証明書に示す通り、ゴム物性や樹脂物性等の効果にも顕著な差があります。キョーワマグ150のゴム物性については、スコーチタイムを多少確保することができているものの、引張強度を十分確保することができていません。引張強度については、本願明細書の比較例1(表1)と同程度の値となり、ゴム物性全体としての効果が十分ではありません。キョーワマグ150の樹脂物性については、色目は○であるものの、アイゾット衝撃強度を十分確保することができていません。アイゾット衝撃強度については、本願明細書の比較例2(表1)と同程度の値となり、樹脂物性全体としての効果が十分ではありません。このように、キョーワマグ150では、本願発明の効果を達成することはできません。審査官殿におきましては、この実験成績証明書の結果も考慮して、ご判断頂きますよう宜しくお願い申し上げます。“本願発明は、『BET比表面積が80m2/g以上300m2/g以下であり、かつCAA40%が30秒以下であり、乾式粒度分布の平均粒子径が5μm以上6.4μm以下である酸化マグネシウム粒子、又はその表面処理物を含む酸化マグネシウム系添加剤』であることが特徴であり、これらの構成によって、『高活性であり、受酸剤やスコーチ防止剤としての機能を十分に発揮でき、ゴム等と組み合わせた後でもその材料物性の低下をきたさない』という特有の効果を奏します。このような効果は本願明細書の実施例に裏付けられています。本願明細書の表1に示すように、実施例1~3では、ゴム組成物として十分なスコーチ時間を確保することができ、引張強度も十分な強度を確保することができ、樹脂組成物の受酸剤としての効果も良好です。このような効果は、本願発明によって、はじめて見出されたものであり、当業者の予測を超えた顕著な効果であり、本願発明1は当業者の通常の創作能力の範囲を超えたものと言えます。本願発明2(相違点3)に関して、実験成績証明書に示す通り、キョーワマグ150の湿式粒度分布の平均粒子径は7.1μmであり、本願発明2の範囲外でした。本願発明2については、さらに、引用文献1~3の内容から本願発明を想到する動機付けとなり得るものが無いと言えると思料します。“従って、本願発明1は、引用文献1~3や他の周知技術に基づいて、当業者に容易に想到することができた発明とは言えず、特許法第29条第2項に該当するものではありません。請求項1の従属項である請求項2~8についても、同様に、特許法第29条第1項第3号に該当するものではありません。”出願人の応答に対して、審査官は、実験成績証明書の結果を考慮した特許メモを残し、特許査定した。“<<特許メモ>>平成30年1月18日付け刊行物等提出書にて提示された刊行物1~9のうち、特に主たるものと考えられる刊行物1、2について、以下のとおり検討した。●刊行物2(フィラーハンドブック)刊行物2に記載のキョーワマグ150は、CAA40%20秒、BET比表面積144m2/g、平均粒径5.6μmを有すると認められる。おいてもこの実験成績証明を覆すような証拠は示されていない。「乾式粒度分布の平均粒子径」を変更すれば、CAA40%等の値も変化するものと認められるから、刊行物2記載の発明より本願発明に想到することが、当業者にとって容易であるともいうこともできない。“なお、本特許の審査過程においては、3回の情報提供(刊行物等提出書)がなされていた。https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2014-125535/CC47EDCD0C676A45245812DF91B98C58AFBCED4F12D862001355C0029A411045/10/ja)。特許侵害を回避する方法として、無効の抗弁以外では、(1)先使用権による抗弁と、(2)特許不実施の抗弁との2つが主になると思われる。先使用権は、他者が特許出願した時点で、その特許出願に係る発明の実施(事業)やその事業の準備をしていた者に認められる権利で、先使用権者は、ある範囲内において、他者の特許の通常実施権を無償で有する。事業遂行にとって障害となる邪魔な特許が見つかった場合、通常行われるアクションは、異議申立や無効審判の制度を利用して特許を無効化できないかの検討である。異議申立や無効審判を行ったとしても、勝てる率は、統計的には高くない。https://www.inpit.go.jp/content/100868550.pdf)。審査段階にある特許出願なら、情報提供制度を利用し、事業の障害とならないような形に請求範囲を減縮させることを考えた方がよい。https://patent.mfworks.info/2018/09/30/post-981/)。特許侵害回避の方法としては、特許無効の主張以外にいくつかの方法がある。侵害論における抗弁”https://www.businesslawyers.jp/practices/966)。教科書的には、特許侵害の警告を受けた場合や出訴された際には、特許権自体の存在の確認や、特許権の効力制限や特許権の消尽の主張ができないかが検討項目の中に入っている。“特許権の効力の制限“は、試験・研究のための特許発明の実施には、特許権の行使が制限される。https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/200805/jpaapatent200805_039-047.pdf)。https://www.inpit.go.jp/content/100644634.pdf)。これらの抗弁で侵害を回避できるケースは少ないと思われる。特許無効の抗弁以外の対抗策としては、(1)先使用権による抗弁と、(2)特許不実施の抗弁との2つが主になると思われる。“先使用権”による抗弁を取り上げる。特許侵害で出訴されても、特許発明の実施権を有する場合には、実施権の範囲内での実施は、特許権非侵害の抗弁が可能である。その実施権としては、約定実施権(契約による実施権)と法定実施権があり、先使用権は特許法第79条に定められた法定実施権である。“特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する”である。特許権の設定登録が完了し、特許権者が権利行使できるようになった時点で特許発明を実施していたとしても、特許が出願された時点で既に当該特許出願に係る発明の実施(事業)やその事業の準備をしていれば、先使用権によって、他者の特許権を無償で実施し、事業を継続できることが認められている。以下、下記の資料の記載を引用しながら、先使用権について説明する。(https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/senshiyo/index.html#:~:text=%E5%85%88%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%A8%A9%E3%81%AF%E3%80%81%E4%BB%96,%E3%82%92%E3%81%94%E5%8F%82%E7%85%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%EF%BC%89%E3%80%82)先使用権が認められるための要件は、以下の4つである。事業の実施又は事業の準備をしていること3他者の特許出願時に2を行っていたこと4日本国内で2を行っていたこと”上記2の“事業の実施”の意味は比較的明確と考えられるが、“事業の準備”は、どういう要件をクリアすれば”準備をしている”と認められるか、その判断基準はあまり明確でない。そのため、上記資料には、“事業の準備”を認めた判例として、“試作品の完成・納入で認めた例”、および“受注生産製品における試作品の製造・販売で認めた例”などが例示されている。“事業の準備”を否定した判例として、“改良前の試作品では準備を否定した例”、“研究報告書に列記された成分の一つであっただけとして準備を否定した例”、“概略図にすぎないとして準備を否定した例”、および“展示会等に出品したものの、最終的に商品化されなかったこと等をもって、事業の準備を否定された例”が例示されている。これらの事例を見てみると、後戻りできない段階まで、事業化の準備が進んでいることが必要で、そのことを示す証拠があれば、“事業の準備”と認められるように思われる。“先使用による通常実施権が認められる範囲”について、“実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内”と説明されている。“目的の範囲内”の解釈について、たとえば、“他者の特許出願の際に製造していた物とは少し異なる物を作ってもよいか”については、“先使用権の効力は、特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなくこれに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶ”と説明されている。同一性が肯定された例としては、“特許請求の範囲と関係しない箇所の変更は同一性に影響を与えない”、“変更前後の製品が同一の技術思想のものである”、および“特許請求の範囲内でなされた設計変更である”と解釈されて同一性を肯定された例が例示されている。同一性を否定された例として、“変更点の顕著な効果等”や“先使用品に具現化された技術思想と特許発明とが同一ではない”とされた例が例示されている。“他者の特許出願の際に製造していた量を上回る製造をしてもよいか”(“実施規模の拡大”)については、“実施規模については、「事業の範囲内」において拡大することができる”と説明されている。訴訟において“先使用“が機能する場面としては、先使用による通常実施権を有するとの抗弁以外に、特許無効の抗弁として使える可能性が考えられる。特許の出願時に発明の実施(事業)が「公然」と行われていると主張できれば、特許法第29条第1項第2号の公用に該当することとなり、公然実施を理由とした権利無効の抗弁も可能となるという意味である。「先使用権」で抗弁するためには、その証拠を揃える必要がある。多岐に亘る十分な証拠を集めることが必要になり、それなりの労力が必要である。行うことと同じことであり、容易ではない。そのため、侵害が問題となった時点から先使用権の証拠を集めるのではなく、通常の事業遂行の中で、先使用権の主張につながる資料を蓄積しておくことが推奨されている。世界共通の先使用権制度はなく、日本で認められる先使用権の効力は日本国内に限定される。https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/senshiyo/document/index/kaigai_table.pdf)。(44)不運にも邪魔な特許を潰せなかった場合に備えて(2)特許不実施の主張もう一つの検討すべき抗弁は、特許不実施の主張である。”と称される抗弁との2つである。一つの検討すべき抗弁は、特許不実施の主張である。”と称される抗弁との2つである。(https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/developing/training/textbook/document/index/Outline_of_Japanese_Patent_Law_j.pdf)に、以下のような説明がある。“クレームの記載が用途発明である場合に、例えば、クレームに「予防薬」と記載されている特許発明の技術的範囲は、「治療薬」には及ばないものと解釈され、文言侵害は成立しないが、用途の置換可能性が認められる場合には、後述の均等侵害が成立すると解される。”“クレームの記載が、物の具体的な構成ではなく、その物が果たす機能ないし作用効果のみを表現している、いわゆる「機能的クレーム」といわれるものの場合には、文言通り解釈すれば、通常は広すぎる技術的範囲となる。そのため、クレーム以外の明細書や図面の記載や、出願時の技術水準を参酌してクレームの解釈が行われる。抗弁”は、“クレームの文言すべてを充たす場合であっても、化学や医薬などの発明の分野においては、それが発明の詳細な説明に記載された作用効果を奏しない場合には、特許発明の技術的範囲には属しない”と説明されている。“用途”が記載された特許における“用途”の文言解釈と、その権利範囲について詳しく見ていく。(https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201701/jpaapatent201701_077-087.pdf)には、以下のような説明がある。“「用途発明」とは,用途以外の発明特定事項に特徴(従来技術との実質的な相違点となる技術事項)がない発明(考案を含む)をいうと限定的に定義した上で,このような限定的な意味の「用途発明」は,用途に使用されるものとして販売しなければ(直接)侵害にならないとしたと理解できる”と説明されている。“これらの裁判例に照らすと,「用途発明」の定義の問題として,用途以外の発明特定事項に特徴がない発明については,当該用途に使用されるものとして販売しなければ(直接)侵害にならないのに対し,他方,用途以外の発明特定事項に特徴がある発明については,当該用途に使用されるものとして販売されなくても(直接)侵害になりうるという類型化が可能であると考えられる”との説明もある。https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/2987)、以下の説明がある。“化学やバイオ分野のように,化合物や組成物としては既知であるが,新たな効果を発見したことによって適切な用途への適用を見出したような類型の発明(典型的用途発明)は,当該用途にしか排他権は及ばない(用途限定説),というのが裁判例である。”一般的には、排他権が及ぶ範囲は、当該用途を掲げる製品の製造販売に限られ、実質的には当該用途が記載されたラベルを貼ること、および当該ラベルが貼られた製品を販売や、あるいは、当該製品の当該用途(使途)にふれるようにしなければ、特許権侵害に問われないと考えられている。侵害だけでなく、間接侵害のリスクがあることにも注意しておく必要がある。(https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201701/jpaapatent201701_077-087.pdf)には、以下のような例を示して、“当該用途(ないし使途)に用いる物として販売していない場合には(直接)侵害とならない用途発明との関係で,当該用途を何ら標榜することなく,用途以外の構成要件を全て充足する物を販売することが間接侵害となりうるか”という問題が提起されている。販売している場合に,購入者がこれを殺虫剤として使用したとき,販売者に間接侵害が成立し得るかという問題である。”その答えとして、“用途(又は使途)以外の発明特定事項に特徴がない発明は,当該用途に使用されるものとして販売しなければ(直接)侵害にならないが,間接侵害が成立する可能性はあり,特許法102条2項の適用が認められる余地はある”と結論している。機能的クレームの解釈については、“「広すぎる」特許規律の法的構成―クレーム解釈・記載要件の役割分担と特殊法理の必要性”(https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3260)に、以下のように説明されている。“機能的クレームの解釈については,近時の裁判例では,機能ないし作用効果を果たし得る構成であればすべてその技術的範囲に含まれると解することは,明細書に開示されていない技術的思想に属する構成までもが発明の技術的範囲に含まれることとなりかねず相当でない旨述べたうえ,明細書に開示された具体的な構成に示されている技術的思想に基づいて請求項に係る発明の技術的範囲を確定すべきであり,技術的範囲は明細書に記載された具体的な実施例に限定はされないが,当業者が明細書の記載内容から実施し得る構成に限られる旨を述べるものが多い。”もう一つの“作用効果不奏功の抗弁”については判例が少なく、“エアロゾル事件”(大阪高裁平成13年(ネ)3840号、https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/493/011493_hanrei.pdf)で判示された考え方がよく引用されている。長くなるが、判決文の関連部分を引用する。“特許法70条1項が規定するとおり,特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。特許請求の範囲に記載されているのは特許発明の構成要件であるから,対象製品が特許発明の技術的範囲に属するか否かは,特許請求の範囲に記載された特許発明の構成要件によって定められることとなる。通常,当該特定の構成要件に対応して特定の作用効果が生じることは客観的に定まったことがらであり,出願者がこのようなうちから明示的に選別した明細書記載の作用効果が生じることも客観的に定まったことがらであるから,対象製品が明細書に記載された作用効果を生じないことは,当該作用効果と結びつけられた特許発明の構成要件の一部又は全部を構成として有していないことを意味し,又は,特許発明の構成要件の一部又は全部を構成として有しながら同時に当該作用効果の発生を阻害する別個の構成要素を有することを意味する。したがって,対象製品が特許発明の技術的範囲に属しないことの理由として明細書に記載された作用効果を生じないことを主張するだけでは不十分であって,その結果,当該作用効果と結びつけられた特許発明の特定の構成要件の一部又は全部を備えないこと,又は,特許発明の構成要件の一部又は全部を構成として有しながら同時に当該作用効果の発生を阻害する別個の構成要素を有することを主張する必要がある。このことは,明細書の発明の詳細な説明の記載に関する36条4項等の規定を前提としていい得ることである。化学や医薬等の発明の分野においては,特許発明の構成要件の全部又は一部に包含される構成を有しながら,当該特許発明の作用効果を奏せず,従前開示されていない別途の作用効果を奏するものがあり,このようなものは,当該特許発明の技術的範囲に属しない新規なものといえる。したがって,このようなものについては,対象製品が特許発明の構成要件を備えていても,作用効果に関するその旨の主張により,特許発明の技術的範囲に属することを否定しうる。用途発明の特許性については、用途以外の構成要件が同一の先行発明がある場合には、効果は相違点とは考えないというのが一般的な考え方であると思われる。https://www.inpit.go.jp/content/100862916.pdf)。したがって、用途発明や機能的クレームのある特許発明については、用途や機能以外の構成要件が同一である先行技術文献を見つけることができれば、少なくとも特許(出願)の排他的権利範囲を、当該用途や当該機能で限定された範囲に狭められる可能性があると考えられる。邪魔な特許の潰し方、教えます。