問題点は、商標法47条の除斥期間が経過したものについて、どういう対処するか、という話です。登録されるべきでなかった商標が登録されてしまった場合には無効審判が可能ですが、5年が経過すると、47条で規定された無効理由については、無効審判請求は出来なくなってしまいます(不正云々で可能なものもありますがそれはここでは横に置いておきます)。すると、特許法104条の3の抗弁も出来なくなるはずです、これは文言から必然的でしょう。問題は、無効審判請求は出来ないにしても、実体的には無効理由があるのだから、商標権の行使は権利濫用だ、という“一種のキルビー抗弁”が認められるのかどうか、という点です。I先生は、この可能性を認めるとのご見解でした。当初は無効だった商標権でも、実体的に瑕疵が治癒される可能性はあり、その場合には、商標権の権利行使が認められるようになる(つまりキルビー抗弁がたたなくなる)、というご指摘でした。私はこの結論には疑問を感じます。一般条項の性質からいって、特許法104条の3が出来たからといって、それ以外の権利濫用の主張の可能性が一切無くなったとまで言うのは難しいかも知れません。商標法47条の除斥期間を、余りに無効審判手続きに限ったものなのだとするのは、いかにもおかしいように思います。瑕疵の治癒の可能性を認めるならむしろ“商標法47条はそれを定型化したもの”と理解した方がよいように思えます。実体的に治癒するとの文言にはなっていませんが、それは、無効審判のルートを基本的な前提として起草しているからに過ぎず、むしろ内容としては実体的に治癒するとの意味のように思います。無効審判以外でいきなり無効判断できるのだというなら、それに対しても47条の制限はかかるのがあるべき状態と思われます。特許法104条の3が、審判にかからしめるような規定になっているのは、上記のような内容なのだ、という理解も可能と思います。翻って、特許法104条の3以外の、一般条項での抗弁を簡単に認めるべきだとは思えないです。それは、立法の趣旨として、特許庁での手続きと裁判所での手続きとの間での齟齬を避けたいということを考えての現行法なのですから、キルビー抗弁その物を104条の3以外で認める、それも特許庁と矛盾する場面で認めるというのは、困った話のはずです。いう意味も含めて、5年たったので47条の規定によって無効に出来ないというのなら、キルビー抗弁についても認めない、という方が適切な解釈のように思えます。問題は47条の趣旨(11月27日補足)抗弁肯定論者(5年の除斥期間経過後でも、侵害訴訟では抗弁を認める見解)のM判事と、ちょっとお話しする機会がありました。結論を左右するのは、47条などの性質をどう考えるのか、との点にあるようです。ご見解では、104条の3の起草趣旨などからいって、審判手続が制限される場合でも、実体的に無効なのであれば侵害訴訟の抗弁は認めてよいではないか、ということなのですが、確かにそういう面はあるものの、条文の文言からすると難しい面もあるようには思います。いえ、ここで結論が左右されるわけではないです。104条の3の文言を重視しても、上記のように権利濫用の余地を考えることも出来ます。いう意味で、47条をどう考えるか、という問題なのですね、結論を決めるのは。この点でM判事は、47条をそのまま認めると、商標登録から5年は黙っていてその後に権利主張をする例を認めることになる、これは問題だ、等とおっしゃるのですね。その問題は本来、47条自体の問題であり、対処法はそれについて立法または限定的な解釈によるべきと思えます。(11月27日補足)これと同様のことが、特許法167条の確定審決の対第三者効についても言えます。手続き関与の機会がなかった第三者に対してまで確定審決の効力を認めて後の無効主張を禁ずるように見える167条は、大いに問題のある規定です。それは確かですが、この問題は167条自体の問題であり、違憲無効とされるべき条項です。それを、104条の3の関係でだけ避けて通ろうとする見解があるようですが、この条項が問題なのであれば正面から法改正するなり違憲無効とされるべきなり、と思われます。どちらについても、上記のような正面からではない対処も可能ではあります(104条の3以外でも)。47条については、不正目的関係での事案処理が可能ですし、特許法167条も証拠が違うということにするのが出来そうです。いうのが現実的だろうとは思います。話を(改めて)伺いました。eBay最判の同意意見を読むと、最高裁の中でも実際上の方向が割れているのですね。4ファクター・テストを認めると言いつつ、ロバート長官はこれまでの差止を認める実務を維持するようなことを言うのに対して、ケネディ意見は4ファクター・テストにより、差止が減ることを示唆している。いう点で、今後の方向については不明(ambiguous)な状況と言えそうです。パテント・トロールがレバリッジを失うことはありそう、これは被告側が交渉について有利になるということ。一つ注意するべきは、差止を他の方法から得ることがあり得ること。ITCの手続きによる。輸入関係の侵害行為であれば、ITC手続きで完全な差止の効果を得ることが出来る。特許訴訟がトライアルにまで行き着いてしまうことが増えるかも知れない。被告側として、リスクを甘受できるようになるから。事業撤退のリスクがあるのでは、訴訟で決着を付けるというのは避けたい話になっていたが、それが変わる。eBay最判後の状況として、10件のうち4件で差し止めの請求を退けているという話。......そう聞くと、結構な影響のように思えますね。ロバート長官の意見よりは、ケネディ意見のようになっている実態、と聞こえます。質問したら、現状では確かにケネディ意見が影響力を持っているようだ、それはパテント・トロールとかが問題となっているからなんだろう、現状では、といったご返事でした。K先生、リサーチツールについての話。日本では刑事罰の問題もあるんだが、とのこと。レバリッジが今後どの程度効くか効かないかの話については、裁量が広汎にあることを強調していました。すると、当事者としては、可能性としては色々考えないといけないことになるわけですね。この関係では、テキサスへ行けば高額なのに南カリフォルニアだったら低い、という違いがあるなど、米国の裁判所には判断の幅があること、CAFCがそれを統一できるかというと、控訴審では期できる場合には限定があるために難しいこと、などの話もされていました。最高裁の政治性、その時点の政治的なwindに沿うことがある、という話もありました。ないというのだが、それで米国ではやっているのですよ、という結論でした。その後、M判事さんとちょっと話をしたら、一太郎のアイコンのケースなんて、差止を認めるべきでない例になるのでは、といった話をされていました。確かに、僅かな部分だけが侵害とされる話である点や、そのものを権利者が実施しているわけではない状況などを考えると、そうも言えそうです。アイコンの絵を無くせばよいという回避策があってみれば、実は差止も大した影響がないとも言えます。それを強制するというだけになるのですから。考えると、差止を認めても良さそうです。2006年12月6日(水))M先生のお話を伺って、eBay事件の復習や、ディスカバリーの話の久しぶりの復習をしました。トロルの批判される点お話を伺っていて思ったことですが、「パテント・トロル」と言いますけど、これの「トロル」は、待ち伏せして驚かせる“オバケ”の事なんですね(「トロール漁業」の方もあるかのような話でしたけど、そっちは主じゃないと思う)。それを批判する場合の議論の力点は、待ち伏せしての差止はズルイ、というところにあるのだろう、と思いました。プロパテントが行き過ぎていると批判する場合も、「パテント・トロル」を持ち出す場合には、損害賠償が高額になり過ぎているから、という議論ではなくて、差止を脅しとして使って、損害賠償として認められるべきものより遥かに多額の和解金を求めるから不当だ、という話だろう、と思います。損害賠償として認められる金額なのであれば、それは特許権者が本来的に取るべきものです。102条2項への疑問と米国の現状また、その後の懇親会での議論の中で、K先生から、米国の状況を見ると、2項は不要ではないか、という話を伺いました。これの私なりの理解として思ったのですが、米国で特徴的なのは、ロイヤリティ(日本でなら3項)として認められる金額およびレートが、随分と高いことがあることだと思うのです。なる典型的な理由は、被告側の事業計画関係の証拠に基づく数字だと思います。被告がその実施を始めるに当たっては、典型的な場合には、競合があるものを始めるという話なのですね(後に侵害といわれてしまうほどの)。いうのをわざわざ始めるというからには、少なくとも計画の一部においては、相当に高い利益率を見込んでいるものです。いう資料がディスカバリーで出てくるのですね。これを基礎として、ロイヤリティとしてかなり高いレートを認める、ということがあるわけです。して認められるロイヤリティは、まさに2項と同じ内容です、それも、事業計画の中での話で、実際を問題とする2項よりもっと高くなりそうです。差止できないとはどういうことか(12月11日加筆)Y元裁判長の、“損害賠償が高額だったら、被告は実施を止めることになって、差止を認めるのと同じなのではないか”といったコメント&質問がありました。その関連で、差止は命じられなくても、侵害との内容の判決を受けた後に実施を続けた場合、それは三倍賠償の対象となるのだろうか、といった議論がされました。これは、必ずしも加重されるとは考えられていないようだ、との話でした(O教授の話)。最判を見ても、あくまでも差止めを認めるかどうかという議論がされていて、差止を認めない場合には、それは一体、どうしろという意味の判決となるのかは、よく分からないですね。差止だけを論じているということから考えると、被告の方が損害賠償を考えることで自分で止めることは、本当に有効な特許の侵害だというのであれば、あるべき状態なのだとは思うのです。特許権は米国においても独占権であるには違いないことからも、それは当然なように思います。インパクトが大きく違うのでしょう。差止の場合にはその実施がまさに突然に止められてしまうわけで、被告にとっての不都合は極めて大きいのだと思われます。差止は、その様にインパクトが大きいので、それをテコに、巨額の和解金を獲得することにもつながります。いうのはおかしい、というのが「パテント・トロル」批判であり、eBay最判はそれに或る程度でも答えているのだと思います。(あんまり上手く言えなかったかも知れませんが、以上のようなことを発言させていただきました。(12月11日加筆)上でも書いたように、差止は必ずしも認められない訳ですが、米国でも特許権は排他権として認められています。いうか、日本と違って、(自らの実施とかではなくて)排他権こそが特許権の内容であることが、米国ではハッキリしています。others」を認められているものです。排他権だけど、差止は必ずしも認められない、というと、なんか矛盾のようにも感じてしまいます。いうことはないのでしょうね。差止云々は、あくまでも救済として認められるとは限らない、ということです。排他権としてある以上は、それの侵害は、違法です。実施が侵害となり違法となるという点で排他権だ、と言っても良いのでしょう。思えば、被告が自ら止めるのは望ましいのは当然です。被告の考え(12月12日加筆)それから、差止のない場合に三倍賠償になるのか、という話についてですが、次のようなことを思います。このeBayの事案で言えば、差止が命じられなくても、有効な特許の侵害との判断が覆らない状況になった場合に被告が実施を続けるとは、想定されていない、と思います。被告は再審査で無効となることを信じている(少なくとも期待している)のであり、それが絶対ダメだとなったら、和解するなり実施形態を変えるなりする積もりでしょう。三倍賠償云々の話では、想定される典型状況は、有効特許の侵害が確実なのに、差し止められていないことを良いことに実施を続ける、というものでしょう。それだといかにも「故意侵害」であり、加重されるのかなあ、でも敢えて差し止めていないのに、......というのが問題意識だと思います。いう状況にはならないだろう、ということです。いうこともあって、“三倍賠償になるか”という質問に対しては、“はっきりしないが否定的”という応答になるのではないでしょうか。先発明主義は当分続く(12月17日加筆)米国での法改正の動向の話も出ていました。昨年は、今度こそ先願主義移行がなされる、と報じられていたものですが(また、近頃でも国際合意の関係では、そういう話があったはず)、あんまり見込みはなくなっていて、なにしろ先頃の下院の法案では既にその部分は落ちちゃっているのですね。後藤貴子さんの■進まない米特許法改革■/〜先願主義には当面ならず。それでも上院での案には入っているという話もありましたが。本年の立法関係などの話題のまとめ(TB12月12日)S先生のお話で、今年の知財関係の立法などの話題のまとめを伺いました。「復習」になっていなかったりして。特許出願の関係では、補正が厳しくなったわけですね。拒絶理由通知後は、元との単一性の要件が必要になります。厳しくなったのは分かるけど、この「単一性」というのは、以前からのターミノロジーではありますが、かなり、どういう制約なのか分かりにくいですね、率直に言って。)、上記の場合の或る範囲は分割で対処するべきなのでしょう。分割というの自体、どういうポリシーのものなのか、今一つ分からないですよね。こちらは、言葉からすると別発明でないといけないわけですが(実際、キルビーの高裁判決とかでは、そういう無効理由もあったし。あれは、出願日起算の権利期間制限がない時代の話なので、状況はまったく違うわけですが)、それを両方で厳しくすると、その点についての見解の相違で妙なことにもなりそうです。意匠について、関連意匠や部分意匠の出願が、従前は同日に出願する必要があったものが、公開前にならOKとなったのですね。パソコン画面表示についてとりやすくなるようです。画面表示の意匠権を強化するのには、疑問を感じます。この種のものにも何らかの権利を認めるのはよいとしても、その範囲は相当に似ているものに限定するべきです。機能的要請もあるし、簡単に描けるのですから、範囲を限定しないと、先行者が作り出したもの以上に独占してしまう結果を招きます。いう限定範囲なら、なにも(一応は)審査しての登録制にしなくても良さそうにも思います。著作権法、IPマルチキャスト。その後のK先生のお話だと、同時再送信に限るので、IPの意義のある使い方が対象とならず、意味の無い立法、との見方が強いようです。水際規制が、いろいろ立法的な用意がされていること。糾問的な手続きから、当事者手続的に変わってきている、などの変化があるわけですね。この関係の話にちょっとは関与したことはあるのだけれど、ちゃんとやったことがないです。やってみないといけないなあ、と思いました、今更ながら。コンピュータ関係での進歩性(B)U先生のレポートで、コンピュータ関係での進歩性についてまとめて勉強しました。技術的事項かどうかを切り分けるのは案外難しい。それで、裁判所は念のために判断している、と言う面もあるように考える。その、非技術的事項によって進歩性が出ている、という場面を、本当に認めるのか、というのは、難しい問題。同相対アドレス御連絡はメールでホームページの末尾にあるアドレスまで。