私が出席した研究会で、私が後から思ったことをメモしておきます。属する話なので、副次的な範囲に留めます。いうこともあって、また私が誤解している可能性もあるので、レポーター名や他の発言者のお名前は、イニシャルだけにしておきます。ご意見などはメールで、ホームページの末尾にあるアドレスまでお願いします。上記のように、他の方に御迷惑の及ぶことの無いように考慮している積もりですが、たとえイニシャルだけでも出しては困るとか、そんなことは言っていないとか、むしろ実名にしてくれとか、ご要望がありましたら何でもご連絡ください。次の05年分はこちら。ご紹介いただきました(このケースは、元はT先生(弁理士)からのご紹介によるものです)。クレームを狭く解釈して非侵害、とやった例です。いうのが、かなりの傾向とまでなっていますね。ケースについては、M先生(元東京高裁判事)が、“昔ぼくらが(無効判断が出来ないために)苦労してクレーム解釈をしていた、そして米国から狭いと批判されていた、それとソックリ”と仰っていましたが、その通りと思いました。近頃は、米国の裁判例で、クレームを狭く解釈して非侵害、とやる例が目立ちます。2004)(左のリンク先は、私がCAFCの公式ページからダウンロードしたワードファイルをhtmlにしたものです。ジョージタウンのページにも未だ出ていなかったものですから。近頃は、米国でウェブの流行が下火になっているのか、こういうところも日米で逆転が生じつつある、という話、前にも書きましたね。)でそういうのが出ています。このケース、7月21日付けで大法廷で再審理となりました。本来的な米国のクレームからは、さすがにちょっと異質、と考えられたのかも知れません。万が一これで維持されると、この傾向が本決まりになるとも言えるわけですが。2004年11月号がこうした検討をしています。この文章が、ご自身の事務所のページにこうして掲載されています(こちらの事務所のこのサイト、結構いろいろ参考になる文章が掲載されています)。この解説によると、「後の継続出願の審査過程で生じた禁反言が、すでに成立した特許の権利範囲解釈にまで影響を及ぼすと判示された。これがそうとして、やはり伝統的な米国の侵害訴訟でのクレーム解釈に比して、非常に狭く解釈した例ということになると思います。米国の侵害訴訟でのクレーム解釈、審査の際との対比において(T04年4月20日)S裁判官から、米国に於いて、PTOでの審査の際のクレーム解釈と、侵害訴訟での解釈とは違うのか、という話が出ていました。一応は分かっているつもりだったものの、その場では、これに一言でストレートにご返事できないでいたのですが、その後、次のような返事が適切かつ綺麗だろうと思うに至りました。米国の侵害訴訟では、解釈態度がPTOにおけるのとは違います。その違うというのは、実は、従前のPTOでの経過においての解釈と“同じにする”ようにしよう、という考えが働くという点において違うと言うことです。いう説明は、余り一般的というわけではないと思います。中身をよく考えてみると、まさにこういう話だと思い直しているところです。包袋禁反言という話もそうだし、ファイル中で言及されていない先行技術によって限定解釈したりはしない(そういう場合には無効とするのだ)という話も、いずれも、“その時点までの手続きにおいて、合理的に解釈されていたと考えられる技術的範囲の解釈を採用するのだ”という態度だと一言でまとめることができると思うのです。普通にこういう言い方を米国に於いてしないのは、それが余りにも当たり前だからなのかも知れません。それもあるとは思うのですが、でもまあ、審査過程に於けるのと同じにするというのが決定的というわけではない、というのが理由だとは思います。審査段階と侵害訴訟とでどう違うか、という対比を考えるなら、これはもう明白に、同じにしようという考えがあるところだと思われます)蛇足ですがもう一言。PTOでは、“できるだけ広く解釈する”と言われていますが、それによって初めて、言葉通りに見て瑕疵の無い(特許性についての瑕疵がないということです)特許が成立することになるわけです。三倍賠償と秘匿特権放棄と非侵害鑑定開示(K04年6月15日)三倍賠償と、専門家の意見を求める義務との関係で、......という話について、現状がそこまで秘匿特権を放棄しないと言うことになっているのか、疑問を感じました。妙に難しい状況があり得る、というのはその通りだとは思うのですが。......この話、後で加筆します。遺伝子特許と自生植物(B04年6月28日)T先生から、モンサントの遺伝子組み換え植物に関しての特許の話題が出ていました。花粉が飛んでいって、それでクレームに該当する植物が育つ結果となってしまったという事案に対して、その作物の生育の差止を認めたケースがカナダであるとかいうことでした。調べたら、色々見付かりました。モンサントが勝訴したという話は、ここに出ています。日経の04年5月22日付け記事。この記事によると、除草剤(多分ラウンドアップ)に耐えるナタネに関する事件でカナダ最高裁でモンサントが勝訴したんですね。この記事だと、普通に侵害の話で、遺伝子特許と言うことでの物珍しさはありますが、特許が成立している以上は当然といえば当然と思われる話としてレポートされています。それが非常に理不尽な判決かも知れないという話は、こちらのコラム(2003年12月23日付け。こっちのコラムの認識では、むしろ、この遺伝子がカナダでは広くばらまかれてしまっていて、そのために欧州への輸出ができなくなっているのだとか。これが本当なら、むしろモンサントの方が損害を賠償するべき話になりそうです。6月30日の毎日新聞の一面左上に、関連する話についての記事が出ていましたね(ネットの同新聞で検索したところ、ここで今なら見られます)。ナタネについて、薬剤耐性のある遺伝子組み換え種(おそらくはラウンドアップ・レディ)が、鹿島で自生してしまっているという話です。2004年4月9日のCAFCの判決で、これとも関係のあるものがあります。私は最初、T先生はこの判決の話をしているのかと思ったのですが、違いました。CAFCの判決のケースは、ラウンドアップに耐性のある組み換え大豆について、農家が自分で翌年のための種を取っておいてそれを蒔くのに対してもロイヤリティを徴収する契約になっているのに対して、それがミスユースにあたるのか、という議論がされているものです。モンサントが勝ちました。ここに私がhtmlに変換したものをアップしておきます。元はipoのページから入手したワードファイルです。ロッカー事件の実際(B04年7月1日)弁理士会の記念のパネルディスカッション(04年7月1日)に出させていただきました。知財AWARENESSの紹介記事。“最良のクレームとは何か”といったテーマで、ロッカー事件(東京地判昭和52年7月22日)を題材としてのディスカッションでしたが、ここでは裏話を書いておきます。このケースは、「中間的機構の記載」が欠けているために「実施例」に基づく範囲に権利範囲を限定して解釈して請求を棄却した判決として知られています。確かに判決の結論にいたる論旨はその通りなのですが、先行技術をちゃんと読むと、それだけではないように見えてきます。この話は、準備を終えた後の当日の直前になって、先行技術の米国特許を見て初めて明確に気がついたことなのですが、事案の実際からは請求棄却は当然と見えてくるように思います。次のアドレスに、問題の米国特許公報のPDFを掲載しておきます。本件判決がクレームの書き方について問題提起しているのは確かで、それについての議論の材料を提供しているのには違いなく、そうした物として今回のディスカッションもおかしくはないのですが、事案自体としては、実はこの米国特許の内容がかなり重要な話と思われるものです。後述のように判決文はこの点で実はかなり慎重に書いてあって(そう思って読むと、そう分かる、というだけのものではありますが)、事実に反したところがないのですが、実用新案の明細書だけを読むと、この考案にはそれなりの利点があるように見えます。追加料金を投入して初めて扉が開くようにできる点で、先行米国特許よりも実際的に優れたところがあるかのように説明されています。米国特許では、鍵を回して初めて金銭投入口が開くので、追加料金を求めるようにできない、という説明です。ところが実際の米国特許を見ると、これは正しくないのです。先行米国特許では鍵を回して初めて金銭投入口が開く、というのは正しいのです。ここが微妙なところです。実は、当日もまだ私も米国公報を全部は良く読んでなくて、料金追加投入を求めることができることは明白な明細書と思われたものの(洗濯物を仕上げて、それをロッカーに戻しておいて、依頼者はクリーニング代を投入した上で扉を開けて受けとる、という使い方が詳しく説明されているのです)、また、鍵を回して金銭投入口を開くようにも書いてあって、よく分からないなあと思っていたのですが、そうなんです、“少しだけ回したところで金銭投入口が開く”のです。追加料金を投入するまでは、鍵はそこまでしか回せないようになっていて、そこで所定の追加料金を投入すると、初めて鍵を全部回せるようになり、それで扉が開くのです。これと本件の考案とを比較すると、本件考案の利点と言えるのは、まさに“まったく回すことなく鍵を差し込んだだけで金銭投入口が開く”という純粋にその点だけなのです。追加料金投入を求める仕組みという点は、新たな利点ではなく、その点では同じなのです。これでは実用的に意味があるとは思えない話です。米国特許の公報を見ると、わざわざ、こういう風に少し回して初めて金銭投入口が開く仕組みにしているように見えます。いう風な仕組みにするために、むしろ複雑な機構になっているように見えるのです。これは私が読んだ限りでは明確には書いてありませんが、考えてみると、このように回した方がむしろ良い点があると思われます。それは、間違った鍵(......というか、間違ったロッカーに、ですね、現実的には)によって追加料金を投入してしまうという誤操作を防ぐことができるからです。別の鍵でも断面形状が同じであればおそらくは差し込むことは可能で、ただ回すことは出来ないということになると思います。同じ装置の別のロッカー室の鍵などで、こういうことは起こりえると思われるので、米国特許のように、少し回すことを求める方が良い点があります。いう状況を理解した上で、侵害訴訟の判決文を見ると、実は、特許権者の主張としても“回さずに済む”と言うことだけが言われていて、追加料金投入を求めることができるというのを、米国特許に対しての自らの考案の利点として主張していることにはなっていないのですね(同じだという説明も積極的には無いところが、何とも不親切ですが)。実用新案公報の方では、この追加料金投入の点の利点が説かれているので、ついついそういう話のように思ってしまってきたのですが、判決文自体にはそういう議論が出てこないのです。これはどうやら、侵害訴訟の方では、この実用新案が極めて詰まらない内容であると承知している、ということのように見えます。その上で、でも直截にその点を咎めるのではなくて、中間機構の不記載の点を指摘して非侵害として請求を排斥する形で事件処理しているわけです。その方が、進歩性の議論や、先行技術についての事実認定が不要であるため、そうしたのでしょうか。判決がこうなっているについては、直ぐに特許無効(それも進歩性無し)でダメといえる時代ではなかった、ということが働いているのだとは思われます。侵害訴訟の方では、進歩性を咎めても、それでいきなり特許が無効というのはやりにくい、という考えもあって、そのくらいなら解釈で非侵害が良い、としたという面があると思います。思って読むと、そういっているフシがあります。(T04年7月9日)現行特許法102条1項の適用のためには、原告(特許権者)がその特許権を実施している必要があるか、という議論があります。実施している場合にこそ、適用可能となるのが通例だろうとは思われますが、事案によってはそれに限られるものでもないだろう、と改めて思いました。確かに、権利者が実施していてこそ、侵害がなければそれを売れた、と言えるのが普通だとは思います。裏返しに言って、代わりに売れたかどうかは一般的に定かでないのが普通なのに、それを更に広げるのは問題がある、というのも、もっともなところはあります。それに、予測可能性という点でもそれなりにきついルールが存在することは意義があります。「更に広げる」のを常時許すわけにはいかないにしても、常時ダメとは言えないように思えます。条文には、そんな限定はないのですから。それにしても、この条項の計算を「擬制」というのは、よく分かるところがあります(言葉の選択がぴったりなのかは確信はないですが)。「推定」というとは違うとは思うのです。侵害による損害というのは、侵害が無かった場合を確実に知るすべが原理的にあり得ないことから、何らかの事実を推定すると言うよりは、どう評価するのか、どういう計算をすると決めてしまうのか、という問題です。いう意味で、この条項は、こういう計算(本文の計算)による損害を推定しているというものではあり得ず、むしろ、但し書きと合わせての算式による損害があるものとしてしまって良いよ、と言っているものだと思うのです。M君の説明してくれた起草経過から見ても、これで良いように思われます。彼の説明からすると、むしろ民法の一般的規定の解釈としてあり得るものとして導入されているのであり(フランスでは単なる判例法として成立しているものを日本で条文化することを意識しているのだという)、余り特殊な規定と考えるのは当たらないように思えてきます。推定では上手くない、として、但し書きと合わせたものとして、そういう引き算での損害認定を認めたもの、とも言っていたと思います(ちょっと記憶があやふや。但し書きと合わせて、引き算での認定を認める条項であり、それは証取法19条の「前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の一に掲げる額を控除した額とする。」を参考にした、との話でしたね。