party)と呼ばれる。後願当事者は、発明の先後関係についての証明責任を負担する。この場合に要求される証明度は原則として証拠の優越なので、証明責任の負担はさほど大きくはないはずである。した手続を前提とすると、上記の三すくみのパラドックスの解決方法の1つを考えることができる。単なる二当事者の問題の組合せとすると、決定不可能となってしまうわけであるが、先願当事者と後願当事者二者とのそれぞれの競合と考える、という解決方法がある。Aの出願が最先だったとすると、Aとの間の優劣だけを考えることになる。この事例では、AとBとの間ではAが優先するから、AB間のインターフェアランスではBはAの先願当事者としての地位を崩すことができない。しかるに、AとCとの間ではCが優先する。そこで結局、Cが特許を得る。この考えは、1つの解決策を与えるものではあるが、おかしい点がある。先に出願した者が、かえって劣後してしまうのである。この点を重視するなら、解決法にまったくなっていないとも言える。以上の考察を基礎にして、以下では、国際的な関係において生じる問題を考えるが、まず、「先発明主義」と「先願主義」との間の不調和から生ずる問題を検討する。米国とその他の大多数の国との間で、「先発明主義」と「先願主義」との制度的相違があるために、この相互間で外国出願をする者にとって不便が生じている。この不便は、特に米国の出願人にとって深刻なものとなる場合がある。米国国内では、「先発明主義」であるから、外国出願を前提としない場合には、出願は遅くて構わない。いや、「構わない」どころか、クレームを十全なものとするために遅くするべき面があることは、上述のとおりである。ところが、そのようにして通常のやり方で国内出願をした場合に、その後になって米国外へ外国出願をしようとすると、困ったことになる。国内出願から1年以内であれば(なお、米国特許法184条によって、米国出願から半年以内に外国出願をすることは禁じられているので、ここで想定する外国出願は米国出願から半年から1年の間のものとなる)、パリ条約による優先権があるが、それにしても米国での出願より後に公知になった場合を救うだけであり、米国での出願の前に既に公知になっている場合を救済することはない。パリ条約4条Bは、「A(1)に規定する期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は、その間に行われた行為」「によって不利な取扱いを受けない」と規定しているが、この条項によって救われるのは「その間」の行為についてだけだからである。この結果、米国の出願人が“公開の後に出願をする”という米国流の手順をとった場合には、他国で特許を得ることができなくなってしまう。逆に言うと、外国出願を予定している会社は、出願前に公知にしても構わないという「先発明主義」のメリットを十分に享受することができない。した事情が、米国内でも大企業は先願主義移行に反対していないことの一因となっているものと見られる。日本以外の「先願主義」国は、必ずしもこれほど酷ではない。新規性喪失の例外規定(日本の30条に相当するもの)が、パリ条約の優先権を主張する場合には、第一出願国での出願の前についても適用され得る制度となっていることがある<注3>。この場合には、“米国流の出願手順”をとっても、後に外国出願をするのに必ずしも問題を生じない。米国からの外国出願にはこうした問題があり得ることは、日本の企業としてもよく承知しておいた方がよい。米国企業の有する日本の特許権を侵害したとの警告を受けた場合に、対抗策の1つになるかも知れないからである。その企業自身による実施が米国での出願前にあったためにその日本の特許を無効にできる可能性がある。日本の特許の侵害を主張する警告状を米国企業から受け取った場合には、まず、その会社自身の米国での製品パンフレットを探してみるべきである。以上に比べると、日本から米国への外国出願にあたっての問題は、ある意味では穏当である。次に説明する104条の内外差別の問題はあるが、パリ条約の規定する1年の期間内に米国出願をする限り、米国への外国出願だからといって難しくなる事項はない。少なくとも新規性の関係では、当たり前の国内出願をしておけば、1年以内にパリ条約に従った手続をとる限り(ただし、30条の例外の場合には、1年をフルに生かすことはできないこと、1.3で説明したとおりである)、米国への外国出願をすることも可能である。米国への出願において優先権を主張するためには、開示の要件の点で注意が必要であり([拙稿1]参照)、新規性の点以外については問題があり得る。米国特許法102条(a)項のような発明時基準主義をとっても、それ自体は不当ということはない。国際的ハーモナイゼイションの観点からは、不便を来すことは否定できないが、主権に基づく選択であり咎めることは難しい。ところが実際には、単に発明時基準主義をとっているというだけではなく、その内容として米国特許法104条等により内外差別をしているために問題となる。WTOの関係で、このセクションの記載は古いものになっています。冒頭に記したとおりです。米国の「先発明主義」の関連で、外国(日本を含む)から見て最も問題となるのは104条である。104条が存在しているために、外国からの出願人は、一般的には先発明主義のメリットを享受できない。104条は次のように規定している:「PTOおよび裁判所での手続において、特許出願人または特許譲受人は、発明の日(date)を、外国における発明の知識もしくは使用またはこれに関するその他の活動をもって立証(establish)することはできない。(以下略)」このため、外国からの出願人は、自国内での活動をもって発明の日を立証することが許されない。この結果として、特に対策を講じていない限り、米国の発明時基準主義の適用において米国出願をもって発明の日とする他ないことになる。米国の出願人とは違って、米国出願において発明時基準主義の恩恵を十分に得ることができない。以下に従ってまとめておく。同事件で問題となった特許は、原告特許権者(シマヅ)が1919年に日本で完成した発明を、1922年に米国に出願して(その前には米国への開示などはなされていなかった)得られたものである。ところがその同じ発明を、被告は1921年に米国で使用開始していた。現行の米国特許法ならば、104条によって原告は米国出願より前の発明日の立証ができないことになるから、本件では発明日より前に公知であったこととなり特許は無効になってしまうはずである。当時はそんな規定は無かったので、連邦最高裁は、日本での発明および実施を認めて、原告の特許を有効とした。同事件以前の実務この判決を立法的に覆したのが、1946年の一部改正である。それまでの実務は、特許法上の明白な規定がなかったにもかかわらず、外国での活動による発明日の立証を許さないものであった。Sec.4886とされた)であった<注4>。特許要件の関係で効果がないとされるものは、インターフェアランスの場においても働くべきではないと考えられていたのである(筆者には、この両者は区別されても当然であるように思われるのだが)。発明日の立証は、公開日以前にまで遡ることになるのが当然であるが、その公開日も、外国であるために他の特許出願の特許要件の関連では先行技術としては働かないのであるから、逆にインターフェアランスの場でも働くべきではないと考えられたのである。これに対してエレクトリック事件最高裁判決は、特許要件の場面とインターフェアランスの場面とでは外国における事実の扱いを異にしても構わないとした。同判決は同時に“こうした取扱は先行技術としての取扱と発明日立証についての取扱とが同一でなくて不明確である”と言っている。現行の104条はこの点を解決したが、別の意味での不明確を生じている(この点は4.4で議論する)。内外の先行技術についてのこうした差別的取扱は、そもそもは、いわゆる保護主義([豊崎]35頁参照)に発するものと見られる。エレクトリック事件の当時は、これが変じて、先行技術についてに限るような規定になっていたに過ぎないのであるから、同事件以前の実務には正統と言える面があったわけである。現代の目から見ると(特に、外国から見れば)、104条は単に差別的で不当な条項というほかない。パリ条約2条の要求する内国民待遇に違反する可能性すらある。一応は正当化根拠が議論されており、古くはそうした議論にも妥当な面があったようである。外国での活動による発明日の立証を許したのでは、反証の可能性という点で不正義につながる、というのである。外国でいつ何をした、と主張された場合、それが真実に反していたとしても、相手方としては反証する手段がない、ということである。米国市民であっても外国人であっても、ともに平等に外国での活動による発明日の立証が禁じられるのであるから。外国からの出願人のとる対策この104条の対処のための方策が報道されているのを時に目にすることがある。日本企業の中には、日本にある研究所から米国に国際宅配便で発明の内容を記した書類を送り、これを在米の工場で日付を管理した上で保管して、将来紛争が生じた場合に米国の裁判所で発明の日を立証する資料とするべく備えているところがあるという話を見聞する。研究所内の言わば内輪で保管されていた資料だけでは、必ずしも信用されない可能性がある、という証明力プロパーの問題に加えて、104条による制限があるから、このようにアメリカに証拠を残すことには意味がある可能性がある。104条が“外国にある証拠によって発明の日を立証することを禁じている”のなら、米国で証拠書類を保管することによってこの制限から逃れることができよう。これが本当に有効かどうかは疑問である。104条が制限しているのは、「発明の日を、外国における発明の知識もしくは使用またはこれに関するその他の活動をもって立証すること」である。証拠書類だけ米国にあっても、その内容は日本における「発明の知識もしくは使用またはこれに関するその他の活動」にすぎないとすると、やはり104条によって排除されてしまうのではないか、という疑問が残る。CAFCも、[シュリー事件]において、特許された製法によって生産された物質が輸入されていた場合について、かかる物質の輸入の日をもって製法の発明日を立証することは104条の下では許されないとしている。この事件の判決文には、“この事件で問題となったのは方法の発明であり、その場合には物質の輸入では足りないとしただけである”と理解できる部分もある。証拠書類だけ米国においていても十分ではないとされる可能性が大きいと考えざるを得ない<注5>。した裁判例から見ても、また104条の文言から見ても、最も確実な対策は、実際に米国内で実施することである。practice」という)、これによっても同じ効果を達成することができる。優先権を主張する場合には、原出願国での出願日が実施の日となるから、日本での出願に基づく優先権を主張すれば、日本出願の日をもって実施したのと同じことになる。次善の策は、その発明の知識を有した人間を米国に派遣するか、米国に居る人間(典型的には弁理士)にその発明を知らせることである。このため、さらに「合理的な熱心さ」の継続が必要とされるので、何の役にも立たないことになってしまうこともあり得る。この結果として、優先権の無い場合には、米国の弁理士に依頼した時に発想が、実際に米国出願したときに実施が、それぞれなされた扱いとなる。発明日の立証について内外を差別する104条があるために、日本を含む外国からの出願人は発明時基準主義の恩恵を受けることがまったくできないことになりそうにも思われよう。WTOの関係で、このセクションの記載は古いものになっています。冒頭に記したとおりです。日本で特許出願をした発明について、後に、米国でも特許権を得たいと考えるに至ったとしよう。日本での特許出願から1年以内であれば、問題はない。パリ条約による優先権を主張することができるから、これによって、実効的には米国出願についても日本での出願日をもって出願日とみなされることになる。したがって、日本での出願日まで新規性が保たれていたとすれば(これは日本で特許が認められるためにも必要である)、米国でも新規性の要件が充たされるはずである。日本での出願から1年を過ぎたとしても、未だ刊行物に記載されていないならば、米国でも特許を認められる可能性はある。104条によれば、日本での活動をもって発明日を立証することは許されない。1年を過ぎている場合には、パリ条約による優先権は消滅してしまっている(同条約を国内法化している米国特許法119条についても、もちろん同様である)。そこで、米国での出願日が発明日であると扱われるほかないことになるが、現実の米国での出願の日まで現に新規性が保たれているなら、特許権が認められる可能性がある。日本という外国での単なる公知だけなら、(a)項でいう新規性は失われないから、刊行物に記載されていない限り新規性は維持されるので、こうした事態は大いにあり得る。米国では発明時基準主義がとられているから、日本で公開公報に掲載されてしまってから米国出願しても、その点では特許を得ることができるはずである。104条の問題がある。104条の射程104条によれば、日本での活動をもって発明日を立証することはできないはずである。そこで、米国での出願日が発明日であると扱われることになり、それより前に日本の公開公報によって刊行物記載公知となっていると、米国でも102条(a)項の特許要件を充たさないものとなりそうである。ところが実際には、出願人自身に由来する公表を(a)項との関係で問題とする際には、104条は極めて制限的に解釈されるのである。(a)項の規定する事象に公開公報が該当するとして特許性を否定しようとしても、その公報は出願人に由来しているのであるから、出願人による発明に先立ったものではあり得ないので、(a)項による拒絶はなく、これには104条は無関係である、というのである。した形で発明時基準主義の恩恵を享受することは104条による禁止の射程外である、とするのがPTOの実務である。したがって、公開から1年以内に米国出願をすれば、この点では特許権を得ることが可能である([兼坂]27頁)。4-12)が、連邦地裁レベルの裁判例としては[エティカー事件]がある。同事件判決は、特許を認めたPTOの扱いを支持している。した事件が存在していること自体がPTOでの扱いを物語っている(PTOが特許を認めたからこそ、侵害訴訟が生じたのであるから)。CAFCの裁判例が無いのは、PTOで特許が認められてしまうためにCAFCに事件が行くことになるべき不服が生じないことが一因であると言われている(同前)。した限定的な解釈は、3.2で見た104条の起源からは、当然とも考えられるものである。104条の元来の趣旨は、外国の先行技術を取り上げるについては刊行物記載であることが求められるという制限があるところ、インターフェアランスにおいてもこれと同様の扱いをする、というだけのことである。した起源からすれば、現行の文言は発明日の立証一般についての制限のようになっているにしても、自身による刊行物記載によって特許が否定されてしまうような解釈はあり得ない、というわけである。104条がこのように限定的に解釈されているのは、発明時基準主義の発現の1つとして“(a)項の関係では出願人自身の行動によって特許権を得られなくなることはない”という考えが定着しているためである、と見ることもできる。公開から1年以内の出願そこで、公開公報に掲載されてから1年以内であれば、米国で特許出願をして特許権を得られる可能性がある(1年を超えると(b)項による制限がある)。他の理由で特許が認められないこともあるし、そもそもここで説明した取扱はCAFCの裁判例が無く必ずしも確立してはいないものであるから、遅れて出願した場合には危険性があることも否定できない。Interference)へ、さらにはCAFCへ不服申立するべきである。勝算が高い上に、これには、派生的な実益もあるかもしれない。広く引用されるCAFCの裁判例に名を残すことになるから、“特許に厳しい会社”として知られることになり、弱い被告を捜している特許権者のターゲットになることを避けるのに役立つはずだからである([拙稿2]参照)。日本の制度との比較を検討する。比較のために、仮に、日本と同じ制度が米国で採用されていたとして、日本で公開公報に掲載された後に米国(日本の制度を有すると考えたところの米国)へ出願したとする。この問題は、30条の新規性喪失の例外が適用になるかどうか、によって決まる。実務はかつて、例外の適用を肯定していた。ここで想定した状況下では、拒絶されてしまうことが避けられない。した点でも、日本の新規性要件の方が米国のそれよりも相当に厳しい。現在の米国出願での、パリ条約優先権の意味の疑問と、早期米国出願の意義(09年11月加筆)WTO後、米国の104条の問題が無くなりました。日本での発明日に依拠することが出来るようになったのです。発明時基準の米国への出願で、パリ条約優先権の主張にはいかなる意義が残るのか、疑問になってきます。(なお、この第6章は09年11月加筆で、WTO後の状況についての考察ですが、本稿の基本部分、特に4章と5章は、その前にあった104条の問題を前提としての話で、まったく違っています。これを残しておくのはむしろ矛盾とも言えるものですが、この原稿の基本的興味はむしろそこにあったものですので、無くすわけにも行かないと思います。それで、敢えて残してあります。優先権の意味はないか?米国の102(a)の関係では、「発明時基準」となっています。パリ条約で優先日を確保しなくても、原理的にそれより前の日付である発明日を基準とするはずです。...WTOの前は、この辺りに違いがありました。104条のために日本での発明日が主張できなかったので、優先日に意味が明らかにあったのです。前章および前々章での検討は、すべてその前提でのものです。現状では、日本での発明日が主張できるわけですから、それはもちろん日本での出願日(すなわち優先日)よりも前のはずですので、102(a)の関係では、本当には優先権の意味はないはずです。119条で意味があるかのように書いてある部分もあるが、結局、米国出願の1年より前はダメ)。この関係では、優先権主張は意味がなさそうです。実際的にはリスクがあるか、などしかし実際的には、発明日が認められないリスクの問題があるかも知れません。手続的に簡単かも知れない、ということもあるのでしょう。優先権主張が普通にはなされていると思いますが、理由を考えるなら、そういうことなのだと思います。考えて、さらに疑問を感じています。日本での発明日の立証をするとして、本当にその日にまで遡るのにはリスクも手間もかかるでしょうが、日本出願の日までは当然に遡れるはずで、また簡単なはずです。思うと、優先権主張をしているのは、相当部分、WTO以前からの惰性、なのでしょうか。いや、それがいけないわけではないのですが(積極的にやめる理由は無い)、やることの理由は何かと問われると、説明は案外難しい状況にあるのかな、と思っているわけです。ついでに言うと、本来の発明時基準まで行けば、それは優先権よりもより有利になるわけですが、それには確かに、リスクも手間もかかるでしょう。実は、日本出願の帰趨を考えると、そういう主張をするべき状況というのはあまりないのだとは思います。発明日だけに依拠しての、先行技術に対しての、反論では、日本特許の方が生き残ることが出来ないですから、なんとか相違点を見付けるなどしての反論を試みるのが普通のハズです。優先権主張というのは何をやるのか分かっていないので...以上は、理解し直してみると、米国出願においては、優先権主張という形をとらなくても、日本出願の出願日を主張できる、ということでもあります。以上のようには思われるのですが、私は出願業務をしていないので、優先権主張をすることの実際について、良く理解していません。優先権の証明書をとって、米国PTOに出すのだと理解してますが、考えてみると、大したコスト(手間と費用)がかかる訳でもないのかも知れないですね。現状では、優先権証明書の翻訳文も、審査で必要とならない限り不用とのことですし(規則1.55(a)(4))。米国PTOでは、たとえ優先権主張していても、米国出願日を基準として拒絶理由をうってくるようです。)から、「現地代理人は、日本出願時にパリ優先権より仮出願を薦めています。」というご指摘をいただきました。application)をしてしまう、という話です。基本的に私が考察しようと思ったのは、優先権主張を米国出願の時またはそれ以降にするについてで、その主張に意味があるかどうか、という話なので、もっと前の時点で手当をしておく話である仮出願とは直接には比較は難しいのですが、次の様なことが言えるように思います:・パリ条約優先権の主張は、日本での発明日を主張できる現在においては、実は実体的には意味がない。・仮出願にはそれなりの意味はある。102(e)の後願排除効の基準日確保として(この点、下に加筆)。それが良いとも言える。このためには、もちろん米国での仮出願をしておかないといけないわけだが、これは日本語書類で構わないので、実は簡単。PTOへのコストも僅か220ドルしかかからない。日本出願と同時に(orその後速やかに)、とりあえず米国での仮出願もしておく、というプラクティスがあり得る。仮出願をしておこう、という米国代理人の勧誘は、米国出願をさせるためのセールストークとして、良い誘導の仕方なのかも知れませんね。仮出願するときには、費用も手間も殆どかからないので気楽に始められますし、その後、期限を迎えるときに本出願するかどうか、という話になると、“せっかく出してあるのだから”という形で話が進む可能性が、結構ありそうに思います。発明時基準主義のプロパテント性さて。内容的には、上の方で従来から書いていることですが、この機会に改めてまとめておこうと思います。発明時基準主義は、特許権者に有利です。これは、被告の立場から見ると、多くの場合に出願時より1年前の先行技術でないとつぶせない(無効化できない)、という形で現れます。102(b)の期限により1年より前まではさかのぼれないわけですが、多くの場合に、出願よりかなり前の発明日が主張される、ということです。被告の立場では、これが本当なのか疑問を感じることもありますが、まあ、発明時基準主義では出願を急ぐ理由が乏しいこともありますから、そんなものなのかも知れません。発明時基準により、発明者にとっては、出願を急ぐ必要がありません(上記2.5でも説明したように)。ここで重要なのは、発売してから出願できる、という点です。新製品を発売したら、とても好評、それで良い発明なのだと気が付いた、という場合に、それから出願して特許がとれるのですね。実施製品の発売前に出願しなくてはいけない、というのは、特許のプロにとってはイロハのイですが、素人にとって決して常識的な話ではありません。新製品の評判が良いので特許を取りたい、などというご相談は、プロにとってはあり得ない非常識ですが、素人的には決して不当ではありません。米国ではOKなのです。そこに発明時基準主義の意義があるのだと思われます。クレームをあとから工夫できるというメリットも生じるものですが、これも、先に発明しているのだから、......ということを重視するなら、決して不当なことではありません。このように発明時基準主義は、十分に正当化が可能であり、米国内ではそのように考えられていますが、米国でも、外国出願を考える国際企業にとっては意味がありません。米国からの出願」でご説明したとおり。それで国際協調から法改正が試みられるわけですが、議会での議論としては、国際企業以外の立場から、発明時基準主義の正統性が主張されて、改正案は成立しない、という経過がもう何度も繰り返されているのですね。将来のことは分かりませんが、ずっとこの繰り返しでも驚くには当たらないです。Applicants:の4項)、また、逆にパリ優先権では(b)項日付にダメなのも条文から明白です(またその様に説明されていますね)。すると、早期の仮出願は、(b)項の日付の確保に役立つためにもので、(a)項の基準となる発明日が或る程度でも遡れる限り、これに意味があります。こちらを強調するべきもののように思えます。なんで(e)項の話だったのでしょう?もちろん、早期米国出願(仮出願)が意味を持つのは、(a)項の発明時期が米国出願時より1年以上前との証明が出来てこそ、の話です。このためには、WTO以後であることが大前提で、その上でさらに、ラボノートなどの証拠の用意があって初めて意味が出てきます。§201.04(b))。」(丸島先生のこちら)、「この104条によれば北米自由貿易協定(NAFTA)加盟国(アメリカ、カナダ、メキシコ)における1993年12月8日以降の発明行為および世界貿易機関(WTO)加盟国(日本を含む)における1996年1月1日以降の発明行為が立証対象となります(MPEP§2138.02)。一」(同じくこちら、ただしここは直接には102(g)項についての記述)ですね。)次の様にまとめられそうです:・WTO以前は、(a)項の発明日として日本出願を使う(パリ条約優先権を使うこととして)、しかありませんでした(日本での発明活動だけ、を前提として。その場合、104条で米国外の発明活動が根拠に出来なかったため)。すると、優先権のためには1年以内に米国出願の必要があり、逆に、1年以内でありさえすれば、(a)項の発明日の関係から、(b)項が特に働くことはありませんでした。(b)項は米国出願日を問題としますが、そもそも(b)項が働くことがないので、米国出願を早くする理由は特になかったわけです。・これが、WTO以後は、日本での活動も発明日立証に使えるようになりましたから、(a)項の発明日が日本出願より早く出来るはずです(発明の性質によっては、着想はかなり早期と主張できるかも知れない)。この場合、米国出願を早くするべき理由が出てきます。その米国出願日確保のための手続きとして、仮出願には大いに意味があり得ます。米国出願を早期に用意するのは時間的にも費用的にも難しい(場合がある)でしょうから、早くしろと言っても無理がありますが(また、そのためのパリ条約です)、日本語で仮出願するのなら、簡単で安いです。仮出願制度は、米国内での国内優先のための制度として用意されたはずですが(その時の説明がまた、(a)項と(b)項の特殊性を無視しているような、妙なものにも見えますが......。パリ条約を使う外国の出願人が、優先日から起算すると21年の権利期間を獲得し得るのとバランスをとるためと言われているのですが、もともと(a)項(b)項の仕組みから、諸外国とは違って特許性の基準日から起算すれば21年になり得るのが米国の仕組みなのですが)、その趣旨とはちょっと違って、外国からの出願においても活用理由が結構ありそうに思います。ネットのページをちょっと見ると、仮出願について(e)項を特に取り上げている記述が確かにありますね。目立つと言えるかも知れません。(b)項のためとの記述もあります。強くは言われていないような印象です。中には、日本からの出願としても、日本で出願より先にまずは米国仮出願を(日本へはそれを根拠としたパリ条約優先権を主張する)、と薦めているページも見られます(電通大のこちらのpdf)。実際的には、そこまでやりやすいものか、疑問を感じますが。日本でも2011年〜導入とか言う話もあるようですね(日刊工業新聞の2009年06月29日の記事)、意味があるのかどうか知りませんけど。(以上、2009年11月および12月に加筆。次は、2010年1月の加筆で、その下はまた従来からの原稿です。この項での記述、仮出願を強調しすぎだったかも知れません。米国出願を早期に、という話であり、本出願が早く出来るならそれでももちろんOKです。(e)項のために米国出願が早いことに意味がある、というのも、決して間違っているわけではありません。早期米国出願の意義(2010年2月加筆)日本での発明日の主張が可能になることの意義の説明は、結構、分かりにくいようなので(私自身、この6章を書き始めた時点での認識は怪しかったです)、日付を入れた少し具体的な例を想定して改めて考察してみようと思います。発明が08年6月、日本出願が09年3月、という例を考えます。出願まで半年以上かかっているわけで結構長いですが、これは、着想の日をもって発明日とするのであれば、ありえる範囲の話だと思います。ここで仮に、パリ条約優先権を主張しての米国出願が10年2月になったとします。そこに先行技術として、08年10月の文献Aが発見されたとしましょう。発明は6月で、この先行技術よりも古いですから、(a)項の関係では、米国では特許が認められるのに障害にはなりません。問題は、米国出願が10年2月であることです。文献Aが08年10月ということは、米国出願の1年前である09年2月よりも古いわけであり、これだと(b)項の関係で、文献Aは障害になります。ここで仮に、日本出願に続けて09年3月に米国で仮出願をしていたとしたら、どうなるでしょうか。この場合は、(b)項でいう米国出願がこの仮出願の09年3月ということになりますから、その1年前である08年4月よりも後の先行技術は、(b)項での問題にはなりません。09年3月の米国出願日があるなら、文献Aは(b)項での障害にならないのです。上記のように(a)項での障害にもならないですから、結局、09年4月に米国仮出願なら文献Aは障害にならないのです。このように、早い米国出願日を獲得することに、現在では意義があるのですが、これは、日本での発明日を主張できるからこそです。以前は、米国では外国の発明日を認めていませんでした(104条)。このため、以前の法制によるなら、09年3月の日本出願をもって(a)項の発明日とするほかなく、この点で文献A(08年10月)は(a)項での障害になったのです。(a)項での問題ですから、米国出願日は関係ありません。それでも、米国出願日が余り遅いと、(b)項の問題がもっと問題になってくるわけですが、パリ条約優先権を前提とするなら、それが独自に障害になる事態は起きません。(b)項には1年の猶予期間がありますから、優先権が主張できる範囲で米国出願をすれば、(b)項が特に問題となることはなかったのです。これがWTO後に変わりました。WTO後には、日本での発明日が主張できるようになったので、(a)項の関係で有利になりました(この6章の前半で書いたように、本当は優先権も不要です)。それを生かすためには、(b)項の障害を避ける必要があるわけで、米国出願を早くする意義が生じたわけです。WTOに伴い96年からの日本での発明日が主張できるようになったので、そこから早期米国出願の意義が出てきたわけですが、そのための手続きとして、その前年95年6月に出来た(出来ていた)仮出願が使えます。米国の本出願を早期にしても良いわけですが、仮出願なら費用が安いですから、とりあえず出しておく、という作戦がとれそうです。(e)項についても加筆しておきます。本章の上の方では、早い米国出願日の確保によって得られる(e)項のメリットについて少しネガティブなことを書きましたが、そうしたメリットがあること自体を否定する趣旨では勿論ありません。......これから書きます(10年2月12日)。(以上、2010年2月加筆(その上の項までは2009年11月および12月に)。下はまた従来からの原稿です。以上では、米国の「先発明主義」の個々的な内容を検討してきた。これらの、個別的な考察を基にして、以下では、大局的な比較法的考察を試みる。伝統的に、米国は、特許権の権利範囲の確定について周辺限定主義をとっていると言われる<注6>。このネーミングは、ドイツ等におけるそれを中心限定主義として対立させる趣旨のものである。した対立の存在は、以下に論ずるように、ドイツやフランスを含むヨーロッパ各国が「先願主義」をとっているのに対して、米国は「先発明主義」をとっているという違いがあることに関係があるように思われる。「中心限定主義」の対立ということが言われる([松本重敏]125頁)。周辺限定主義では、明細書、特にその中のクレームの記載によって権利範囲は完全に確定するべきものとされる。これに対して中心限定主義においては、完全なクレームの記載を出願人に求めることには無理があることを認め、保護範囲はクレームの範囲を越えて認められるべきものとする。侵害訴訟の場面だけを見ると、周辺限定主義よりも中心限定主義の場合の方が、クレームに比しての権利範囲が広いことになる。特許権の成立からその行使までの手続を通して見た場合の“ある発明に与えられる保護の大きさ”という観点では、中心限定主義の場合の方が保護が大きいとは限らない。特許権の成立までのところで“どれだけ広いクレームが得られるか”によって、どちらの場合の方が“発明に与えられる保護”が強力であるか、は変わってくるからである。ヨーロッパにおける組合せドイツでは、中心限定主義がとられていると言われる。仮にこれが事実であるなら、それは、ドイツの特許付与手続においてはクレームによる権利範囲の限定は不完全なものとなってしまうことが前提とされているためではないか、と思われる。ドイツは先願主義をとっているが、先願主義では一刻も早く出願しなければならないため、十分なクレームを求めるのには無理がある。そこで、侵害訴訟の場面では、クレームに必ずしも拘泥することなく侵害を認定することになる。この“非拘泥”をもって中心限定主義と呼んでいるのではないか、というわけである。この“権利範囲は後から確定させる”法制をより明確に採用していると言えるのは、旧フランス特許法である。旧フランス法の下で1969年1月1日前に出願された特許には、クレームが存在しない([国際争訟]256頁)。クレーム無しだったということは、“特許が認められるまでに権利範囲を確定させる”との考えがおよそ存在していなかったことを示している。この法制は侵害訴訟の被告にとって極めて危険性の高いものであり、これが不当であるために新法が制定されたとも見られるから、この説明には限界がある。少なくとも“特許の後に権利範囲を確定させる”という考えが存在し得ることを示していることは確かである。米国の組合せこれに対して米国では、発明時基準主義がとられているから、出願を急ぐ必要はない。そこで、十分に時間を費やして十全なクレームを作成することができる。その十全なクレームを前提とするわけだから、侵害訴訟ではクレームの文言を重視して記載のとおりに権利範囲を画することにしても不当ではない。アメリカの周辺限定主義は、「発明の定義としての特許請求範囲の記載を完全に記載することが可能であり、それは将来これに基づいて独占権を享受すべき出願人の負うべき当然の責任である、という認識に出る。」([松本重敏]126頁)と言われるが、そうした認識を成立させるための用意(あるいは努力)が「先発明主義」という形でそれなりにあるのではないか、ということである。日本は、先願主義を採用しているにもかかわらず、侵害訴訟の場面では厳格な周辺限定主義をとっている。日本の採用している組合せは、その内容のそれぞれを他から切り離して考えてみれば妥当なものである。先願主義によって、先発明主義における、先発明者確定の困難および不明確を避ける。同時に、早期出願を促すことができる。周辺限定主義の方が、中心限定主義よりも権利関係が明確であり、法的予測可能性の点で望ましい。組合せとして考えると、特に“発明に与えられる保護”が十分なものになるかどうかという視点から見ると、極めておかしい。先願主義をとる以上は、クレームは不完全なものになると考えなければならない。ところが同時に周辺限定主義をとっている。これでは、不完全なクレームに拘泥することになってしまう。“不十分な広さのクレームしか作成し得ない先願主義をとりながら、そのクレームの文言に拘泥する周辺限定主義を採用している”ということになるわけであり、制度全体として発明に対する保護が薄い、ということを否定できない<注7>。日本はこれまで後発国としてロイヤルティを先進諸国に支払う立場であったから、その国益という点では発明の保護は余り厚くない方が得である。この意味では日本の組合せは実に賢明な選択である。「先発明主義」のメリット米国の組合せを再考すると、「先発明主義」には、通例は言われていないメリットがあることが分かる。周辺限定主義には、侵害とされる可能性のある者にとっての予測可能性が高いという、中心限定主義に比しての明らかな長所がある。“発明に十分な保護を与えることができるか”という点では、問題を生じることのある制度である。「先発明主義」によれば、周辺限定主義をとりながら、発明に十分な保護を与えることができる可能性がある。「先発明主義」の出願実務に与える影響を考えると、十分なクレームを得ることが容易になるために、周辺限定主義でも妥当な保護が得られる、というわけである。筆者には、米国の弁護士の作成する、あのとんでもなく分厚い契約書と同じことなのではないかと思われる。米国は、多民族国家で、共通する文化的基盤がない。そのままでは、決してコンセンサスを得ることはできない。これに対処するために、合意内容を逐一文書化しておく必要がある。明示する以外には、合意を達成する術がない。この結果、複雑な契約の契約書は際限なく大部なものとなる。特許についても、権利範囲をクレームという形で明示しておかないことには、侵害の成否について収まりのつかないことになる。“紛争予防”の方策として「周辺限定主義」をとることが必然となるのである。クレームから外れているような場合にまで侵害を認めるような法制を取ることは決してできないことになる。「周辺限定主義」を貫徹したのでは、発明に対する保護が不十分なものとなってしまう。これを少しでも避けるためには、十分なクレームを作成することが可能となるような出願手続を用意する必要がある。これが「先発明主義」である。このような“努力”は、実際には、必ずしも成果を上げていないようにも見える。確かに、米国において紛争は多い。これを、“努力の方向が誤っている”ためと考えることも可能である。筆者には、“努力にもかかわらず十分に克服できない程に、米国の抱える多民族国家の困難は深い”ということのように思われる<注8>。まとめここで指摘したような事項が、各国の保護の在り方に実際に影響を与えているか、筆者には実証できない。故に周辺限定主義が正当化され得る”また“出願時基準主義だから中心限定主義的になる”というのは、妥当する可能性が十分にある説明であると考える。少なくとも、ここで取り上げたそれぞれの点が、仮にそれだけを観念するならば指摘したような影響を持つことは確かなことであるように思われる。本稿では、1で「先発明主義」の内容全般を検討した上で、結論的には3つの実践的な示唆と1つの比較法的考察を説明した。実践的な示唆は、次の3つである。このため、米国当事者の日本特許には、これを心得た上で対応する必要がある。104条の対処として一般に言われているところには疑問の余地がある。優先権主張の期間を徒過しさらに公開に至ってしまった後でも米国出願は不可能とは限らない。比較法的考察は、次のようにまとめられる。コンセンサスの欠如した国である米国では、クレームから外れた場合にまで侵害を認めるようなことは不可能である。とることが不可避である。それだけでは発明に対する保護が不十分となってしまう。これを補うために、「先発明主義」が必要となる。このように、米国が「周辺限定主義」と「先発明主義」との組合せを採用していることには、深い必然性がある。改版経過98年6月5日に後注を加えました、ただし内容は以前にINDEXページに書いていたものです。同時に体裁を整えた(主にhtmlについてだけ)。6の表題をちょっと修正(パリ条約だけではないので)、6.7を加筆。注など<注1>米国特許法102条(c)項から(g)項第一文までの各条項も、(a)項を制限するものであるが、これらは本稿の興味の対象とは関連性が薄いので議論の対象としない。本文に戻る<注2>または、郵便局で投函するまで(普通は証明の関係から書留郵便に付すまでということになる)もしくは「電子計算機に備えられたファイルへの記録」がされるまで、秘密を保つ必要がある。特許法19条により、願書については郵便局に差し出した日時に特許庁に到達したものとみなされ、また、電子出願については特例法3条2項により同様に到達とみなされるから、秘密に保つのはこの時点まででよい。6ヶ月の猶予期間がある(3条1項第三文)が、猶予が与えられる場合が広い上に、その期間は「出願の優先に関係する日」(AIPPI日本部会吉村孝訳による)を基準とするため、パリ条約優先権が適用される場合には、第一出願国での出願前の公知も救済される。公開してから半年以内に米国出願を済ませさえすれば、米国流を採用しても基本的には問題を生じない。(b)項の猶予期間である1年が半年に縮まってしまうだけである。G-7)、それでも公式博覧会での開示など一定の場合には、出願書類においてその旨を示しかつ4ヶ月以内に証拠を提出することを条件に猶予が認められている(同前)。これに照らすと、日本の制度は「猶予はない」と言った方が誤解が少ない、と言えるレベルのように思われる。この点で奇妙とも見えるのが、米国の(b)項である。米国は、外国での猶予を勘案しない。米国の(b)項の場合には、1年という十分な猶予期間があるから、実際上は問題はなかろう。本文に戻る<注4>日本の特許法でも、外国については文献公知でなければ新規性が否定されないが、これと同様に米国でも、米国内と外国とでは新規性を否定するための要件に違いがある。米国の現行法では、米国内のものについては単なる「知識」または「使用」でも十分であるかのごとき規定となっているのに対して、外国の場合には明文で「公的な」ものであることが要求されていること、1.2.1で言及したとおりである。本文に戻る<注5>この点についての一般的な理解の解説として、[ブラッドリー]は「発明の説明書は、その発明を理解する能力のある米国内の誰かが目を通さなければならないというのが、米国内における一般的な認識である。」と言っている(113頁)。ところが同時に、同書は「しかし、筆者の見解では、通読する人は必ずしも説明書を理解する能力がある必要はない。」とも言っており(114頁)、米国内で受領した日を管理するだけでもよいとしている。この考えによれば、本文中で言及した方策も有効である。同書自身が認めるように、これは一般的な認識ではなく、同書の見解を支持する有力な裁判例等も存在しない。104条の文理からしても無理のある解釈であり、解釈論として妥当な面はあるが、必ずしも依拠できるものではない。誌上において議論の応酬がされていることに、本文脱稿後に接した。[バディー]が、104条の外国企業としての対処法について説いた。この中で、米国へ知らせることによって対処しようという場合には、その通知は英文によるまた英文の翻訳をつけるべきであり、米国内において読まれかつ理解されるべきであるとした。これに対する批判として、[ゴルツ]は“英語でなくてもよく、また、読解される必要もない”との議論を判例をあげて展開している。[ゴルツ]の議論するとおりであれば、本文中で取り上げた対処法も有効である。その根拠としている判例は、問題の点を直接に判示したものとは言いがたい。少なくとも、このような論争があること自体が、依拠するには疑問があることを示しているように思われる。本文に戻る<注6>各国の侵害訴訟での保護の在り方は、時代によって揺動があり、単純には言えない話であるが、実は筆者が思うには、現在の米国は日本と比べれば決して「周辺限定主義」ではない([拙稿3]参照)。ヨーロッパと比較した場合に存在すると見られる米国の「周辺限定主義」を説明するものである。日本と対比しての現在の米国の侵害訴訟を論じるものではない。いったことが語られることのある限りでは、意義のある議論であると考える。本文に戻る<注7>日本の制度は、出願時基準主義のために広いクレームを作成するには不都合なわけであるが、もっとも、補正の機会を通じて、発明時基準主義とは違う形で十全なクレームを作成する機会を与えていると見ることも可能である。今までの日本の手続では、要旨変更とならない限り自由に補正ができるものとされ、実質上制限がなかった。そこで、先願主義のために出願時には不十分なクレームしか作成できないにしても、後にこれを補正することによって、発明時基準主義の場合と同様の十全なクレームを得ることができる可能性があった。“出願時には広いクレームにしておいて、拒絶理由通知を受ける度にそこで指摘された先行技術だけを除外するべく最小限の減縮をする”という戦略をとることで、限界まで広いクレームを獲得することが可能だった。今次の改正により、補正が制限され新規事項を追加する補正は許されないことになり(新法17条の2第2項)、また拒絶理由通知が原則として2回に制限されることになった。ここで考えている場面で問題となるような種類の拒絶理由通知は、補正の前でも可能なものであると考えられるから、2回目であっても「最初の拒絶理由通知」とされるようにも思われるが、はっきりしない)。拒絶を受けなくても、拡張的補正をすることで広いクレームを得ることはできる(そして、多項制を活用するというより正当な対処法以外には、基本的にはそういう方法だけが今後も採用可能であると思われる)。出願を済ませたものを、拒絶されるおそれもないのに補正するというのは、日本の出願実務では余り現実的ではないように思われる。した“出願後のクレームの充実化”についても、米国はより一層徹底しているようである。[キングスダウン事件]等を見ると、米国の弁理士の間では、積極的にライバルの製品をカバーするために審査期間中にクレームを修正ないし追加するという実務が存在しているものと見られる。application)の手続をとることで、手続を際限なく長期化することが可能であり、徹底したクレームの完全化ができる。これは、「先発明主義」から生ずる出願前の実務の延長として成立しているものであろう。本文に戻る<注8>米国の“紛争回避の努力”が成果をあげていないことには、制度的な理由を考えることもできる。反対に、登録されている特許に対する信頼(あるいは尊重の念)を失わせるものであり、紛争を誘発する面がある。貫徹できなくなる、という影響もある。無効主張を許していること自体も、やはり、米国の国の成り立ちに深く根ざしたものであり(法の理念によって初めて統合を成り立たせている国であるため裁判所の役割が大きくならざるを得ない)、この点で本文中の指摘はやはり維持できるのではないかと思う。本文に戻る<後注>なお、本稿は、WTOの関係での法改正前の内容になっています(この法改正の内容については兼坂学さんによる解説が参考になります)。米国では従来は、外国における発明について、外国での発明日を認めていなかったものですが、WTOにともなって、WTO加盟国での発明日を認めることにになりました。このため、米国の先発明主義の問題性は多少は減少しています。米国のWTO改正によって初めて日本からの米国出願において先発明主義の便宜を享受できるようになったとも言えます。この点で、先発明主義の研究の意義および必要性は高まっています。した趣旨で、「日本からの米国出願における『先発明主義』の利用」について研究中です。近日中に暫定稿をアップできるように努力します。Morse(この文書には矢部さんによる翻訳があります)は、参考になりそうです。して認められることが期待されます。すると、パリ条約の優先権を必ずしも使わなくても良いことにもなりそうです(この論文はここまでは言っていないのですが)。引用箇所http://matlaw.info/SENHATUM.HTM松本直樹のホームページ(http://matlaw.info/index.htm)へ戻る御連絡はメールで、上記のホームページの末尾にあるアドレスまで。