『発明』1994年3月号および4月号。本当についに、米国でこの点に関する特許法改正が成立したので、本稿は完全に過去のものとなりました。改正で先発明主義ではなくなりましたが、先願主義というわけでもないと見られます。拙稿「2011米国特許法改正は先願主義なのか?」参照。)本稿は、基本的にWTOの関係での法改正前の内容です。米国では従来は、外国における発明について、外国での発明日を認めていなかったものですが、WTOにともなって、1996年からWTO加盟国での発明日を認めることにになりました。このため、米国の先発明主義の問題性は多少は減少しています。本稿は、この点を反映しておらず、現在の米国の法制度の説明としては不適切なものとなってしまっていますが、4および5の大部分がこれを前提とした記述となっていて、部分的な手直しが出来ないものですので、そのままで公表しています。このあたりの説明を後注でも少し書きました。はじめに周知のように、米国では「先発明主義」がとられている。ヨーロッパ各国や日本を含む世界の大多数の国が「先願主義」を採用している中で、孤立した存在である。米国が「先発明主義」をとっていることはよく言及されるが、しかし、その内容の詳細は、十分に知られているとは言えないように思われる(米国への出願などの関係で日本で一般に言われている対処法にも、疑問のあるものが少なくない)。そこで、本稿ではその内容を検討するわけであるが、特に、外国出願の関係で問題となる事項と比較法的な考察を扱う。最近では、国際的ハーモナイゼイションの必要などから、米国でも先願主義への移行が検討されており、一時は法改正の実現が間近に迫っていた。政権交代に伴う見直しなどの国内事情によって、現実化は遠のいたようである。そこで、また今暫くは、先発明主義を考える現実的意義(および必要性)が残ったと言えよう。両主義の対立は、権利範囲のとらえ方についての国際的な相違につながっているように思われる。「中心限定主義」の対立が説かれることがあるが、「先発明主義」は「周辺限定主義」をとることを正当化する可能性がある。米国が「先発明主義」と「周辺限定主義」の組合せを採用していることには、コンセンサスの欠如という文化的必然性があるものと見られる。いった点でも、「先発明主義」の内容を検討することには意味があると考える。「先発明主義」の詳細まず、国際的な場面での問題を検討する前提として、米国の制度それ自体を考察する。制度はそれぞれ「先願主義」および「先発明主義」と言われるが、これらの名称付けには不十分な面がある。制度を「先発明主義」と呼ぶ場合、言葉の字面のとおりに考えるなら、その第一次的内容は“同一発明についての競合する出願の中でいずれの出願人が特許権を得るか”ということであろう。出願が競合した場合に、「先願主義」では出願が早かった者が特許権を得る(我国については特許法39条1項)のに対して、「先発明主義」では出願の時期を問わず発明が早かった者が優先される。両国の制度の相違は、こうした“競合する出願の間の優劣”を決する場面においてだけ見られるものではない。日本では、新規性その他の特許要件が、出願の時点を基準として要求されているのに対して、米国では、発明時を基準とするのを原則とする。出願の競合の場合に文字どおりに「先発明」が問題となるのは、こうした“発明時基準主義”の現れの1つにすぎないと理解できる。このような観点から米国の制度を見直すと、以下に述べるように、普通に言われている以上に日本の制度と違った点があることに気付く。「先願主義」と「先発明主義」を比較するに、素朴には、「先発明主義」が正当であるとの考えもある。先に発明した者が権利を得られるのが本来であるとして、原理的には「先発明主義」が望ましいものと考え、「先願主義」は、単に出願の優劣を決する上での便宜のためだけのものであると見るのである。確かに、「先願主義」による方が、いずれの者が優先するのかについての争いを生じにくい。「先願主義」が便宜のためだけのものであるように考えるのは誤っている。“単に先に発明しただけで、出願(およびそれによる社会への開示)を怠っていた者には権利を与えないのが先願主義である”と理解するなら、正当化が十分に可能である。「先願主義」を支持することがこのように可能であるにしても、しかしなお、「先発明主義」には優れた点がある。後に6で詳論するが、「先発明主義」には一般に指摘されていないメリットがある。制度は、新規性等について、発明時を原則的な基準としている。others)知られてもしくは使用されていた場合、または米国もしくは外国において特許されてもしくは刊行物に記載されていた場合、その発明は特許を受けることができない。このように(a)項は、「特許出願人による発明より前に」刊行物記載等がなされると特許を受けられないと規定している。発明時が基準となっている。「発明」より後の事実は問題とはならないから、少なくともこの(a)項の関連では、発明者が自己の発明を秘密にしておく必要はない。(a)項の文言は、単に「知られてもしくは用いられていた」にすぎない場合でも特許を受けられない理由となるかのようである。「公」知や「公」用は、(新規性を喪失させるために)要求されていないように見える。した解釈をとるべき明らかな根拠が条文中にあるわけではない。others」として複数人によるものを規定していることが元になっているように思われる。仮に、まったく「公」でない「知」までが(a)項の要件を構成するならば、出願人による発明より前の事実を扱っている(e)項および(g)項第一文は不要になるはずであるが、現実には(a)項が「公」知を要件とするのでこれらにも存在意義がある。103条の非自明性の要件は、日本でいう進歩性の要求に相当するものである。クレームにそのまま該当する先行技術は無くても、その差異が自明なものである場合には、なお特許されない。103条は、次のように規定している(下線を付したのは筆者):「発明が、102条に規定されたようにまったく同一に開示または表現されたわけではなくても、特許申請にかかる対象と先行技術との差異が、特許申請にかかる対象が全体として発明の時点において対象の属する分野の通常の技術を有する者にとって自明なものであった場合には、なお特許は与えられない。(以下略)」このように、非自明性の要求についても、出願人による発明の時点が基準となる。米国のこだわり国際的ハーモナイゼイションの必要がいかに説かれようとも、どうやら基本的な“発明時基準主義”は米国にとって決して譲れないところのようである。猶予期間)は認めることになっていた([大川])。これでは、大事なところはちっともハーモナイズされないと思うのだが、これ以上の譲歩は考えられないようである。発明時基準主義の限定〜102条(b)項といっても、米国の“発明時基準主義”も無限定というわけではない。他の条項による限界が存在する。(b)項は、次のように規定している<注1>:米国における特許出願よりも1年以上前に、その発明が米国または外国において特許されてもしくは刊行物に記載されていた場合、または米国において公然使用されてもしくは販売されていた場合には、その発明は特許を受けることができない。この(b)項のために、出願までの猶予期間は、ここで規定された刊行物記載等の事実が発生した時から1年に限られることになる(先願主義との対比の観点からは“1年だけではあるが猶予期間がある”と見ることになる)。bar」と呼ばれることがある(これに対して(a)項にあたる場合は「anticipation」と言われる)。発明から出願までにはある程度の時間がかかるから、米国のように発明時基準を採用すると、それだけ特許要件が緩いことになるが、その緩和の程度は、刊行物記載等の関連では(b)項により1年に限られる。(b)項によって1年以内になされる必要があるのは、「米国における特許出願」である。米国特許法119条および365条は、出願日を遡らせる扱いをするかのごとき表現をしてはいるが、結局、米国出願から1年前より前に公知になったものは救済しない規定となっている。(b)項の例外(b)項による1年の限定はあるものの、後に説明する日本での取扱(30条に関連してのもの)と比較して言うなら、この規定はかなり甘く適用されている。実験的使用(b)項によれば、米国内での公然使用があれば、特許出願はそれから1年以内になされる必要がある。use」にはならないとされている。発明がまがりなりにも完成したと見られそれを公然と使用していたとしても、その使用が実験目的であれば、(b)項の1年間を起算させないのである。[カリ事件]実験目的の使用かどうかが争点となった事例として、カリ事件を紹介する。Circuit)設立前の事件であるから、先例価値には疑問があるが、世界中で使用していてもなお(b)項の「使用」とならない可能性があると判示した点で興味深い。カリ事件では、パンナムの従業員である原告がジェットエンジンの圧縮機に関する改良について有していた特許権の侵害が問題となった。正式の事実審理の必要がないとして下される判決)が下された。objection」との承認をそれぞれ得ている)、商業的に運行されている飛行機での使用を始めた。use」になるとして、特許を無効と宣する略式判決を下した。use」にあたらないと認定される可能性があるかどうかが争われた。Cir.)は、パンナムの使用は商業的な運行の中でのものでしかも発明の内容をなす設計などについては既に確定していたにしても、なお、実際に実施するだけの価値があるかどうかを確かめるという点において実験的なものだったと認定する余地があるとして、略式判決を破棄して事件を連邦地裁に差し戻した。「実験的」というのは、狭く解するなら、発明が完成していない段階だけを意味すると考えることも可能である。use」の射程であり、その意味で重複的(redundant)なものであって、真の意味での例外ではないとする)。ところが、このカリ事件の言うように、“実際に実施するだけの価値のあるものかどうかを確かめる”というだけでも「実験的」とされているので、意味のある例外となっている。このように、「実験目的での使用」は相当広範囲に認められる可能性のある例外となっている。日本の制度では、米国とは違って、出願時における新規性等が要求されている。この相違は、出願人のとるべき行動に大きな影響を与える。特許法29条1項が新規性の要件を定めている。その1ないし3号が新規性喪失事由を列挙しているが、いずれも「特許出願前に」と規定している。そこで、新規性要件の基準となるのが出願の時点であることは明らかである。このため発明者は、願書を特許庁に提出するまで、自己の発明の新規性を保つ必要がある<注2>。進歩性を求める特許法29条2項も「特許出願前に」と明記しており、出願時を基準としている。新規性喪失についての例外もっとも我国でも、出願前に公にすることによって特許権を得ることが完全にできなくなってしまう訳ではない。新規性喪失についての例外を規定する特許法30条が存在する。同条1項により「試験を行い、刊行物に発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表することにより」同法29条1項各号に該当することになった場合については、6月以内に出願をすれば、新規性を喪失したものとは扱われない。同様に、意に反する公知(2項)や、一定の要件を充たす博覧会への出品(3項)についても、新規性喪失の例外が規定されている。これらの規定は、出願までの猶予期間を与えるものであり、日本の制度を米国の制度に近づける可能性がある。検討すると色々な面で極めて限定的なものであり、米国とはまったく違った実態になっている。加えて、解釈の仕方にも縮小的なところがあり、これがさらに日米の違いを大きくしている。「先発明主義」という名前の違いにほぼ相応した相違が実際にも発見できる。第一に、30条では、その適用が肯定されたとしても、6ヶ月の猶予が認められるにすぎない。use」としてその1年すら起算されないのと比べると、大きな違いがある。第二に、日本の制度では、例外の適用を受けるためには30条4項により出願日から30日以内に証明するための書面を提出することが求められている。公知となっていることを秘しておくのか、それとも、公知となっていることを明かして例外の適用を求めるのか、この時点までに決定しなければならない。例外が認められる範囲が確実なものであるなら、この対応は特に難しくはないが、後述の公開公報についての実務および判例の変遷や、「試験」をかなり制限的に考える議論を目にすると、例外の適用を求めることを決定するのには躊躇を覚えることが少なくなかろうと思われる。「先発明主義」においては、こんな“決断”が必要とされることがないのは勿論である。日本では米国に比べて、それぞれの適用にあたっての内容の解釈も、極めて限定的である。この一例を4.4で説明する。先願主義の場合は、少なくとも研究開発競争が激しい分野では、一刻も早く出願することが重要である(特許法39条等の先後願関係では日を基準としているが、新規性の関係では出願の時間により決定される([注解]189頁)から、「一刻も」早い出願が望まれることになる)。公知になる前に出願を済まさなければならないし、また、他者の出願に遅れたのではすべてが無になってしまう。これに対して米国では、発明の先後で出願間の優劣が決するうえに、102条(a)項が定めるとおり、基本的には発明時基準主義がとられ、それに限界を画する(b)項等も、1年以内の出願の遅れを咎めることはない。したがって、(b)項規定の各事実の発生から1年以内であれば、出願が遅くなっても原則として不利に働くことはない(もちろん、発明の時期を立証できるように用意しておくことが前提である)。出願を遅らせることに実益がある。発明時より時間が経過して応用が現実化することによって、その発明が具体的にいかなる形で利用できるのかが明らかになる。発明者が当初考えた以外の実施の態様があることを発見することもあろう。出願を遅らせれば、これらをカバーするようなクレームを作成することができる。このように、「先発明主義」では出願の遅れが許され、そのために、十分に広いクレームを作成することが容易になる。この点は、5でさらに詳論する。同一の発明について競合する複数の出願がなされた場合には、日本の「先願主義」では、最先の出願に特許が認められるわけであるが、この「最先の出願」を認定するのには特に困難はない。米国では、「先発明主義」であるから、最先の発明に基づく出願に特許が与えられる。ところが、最先の発明とは何か、また、どうやって決定するのか、ということは難しい問題である。何をもって発明がなされたというのか一意的ではなく、発明がなされるプロセスについて考察の必要がある。発明の先後を決める事実102条(g)項第二文が、同一発明についての競合する発明者間での発明の先後の決定方法を規定する。practice)日を考慮するだけでなく、最初に着想したものの実施に至らしめたのは最後になった者の、他の者による着想よりも前の時点からの合理的な熱心さを勘案しなければならない。最初に発想した者が「合理的な熱心さ」を保った場合には、実施に至った時期がたとえ他の者よりも遅くなろうとも、その者が最先の発明者とされる。この「合理的な熱心さ」というのが、いったい何をするについての「熱心さ」を求めているものなのか、条文上は明らかでない。実際には、この内容としては、発明を実施するためのものでもよいし、出願をするために用意をしていた、というものでもよい。diligent)”になりさえすればよい、とすら言える面がある。わけの分からない言葉、業界用語)でしかない、とも言う。この結果、「合理的な熱心さ」が認められる場合はかなり多い。「発想」によって先後を決することになる場合が少なくない。した「発想」等が具体的にはどういった事象を指すものなのか、という問題は、実務的に重要である上に発明の過程の分析として興味深いものがあるが、本稿では十分に立ち入る余裕が無いので別の機会にゆずる。(g)項第二文の他項へ与える意味(g)項第二文によれば、「合理的な熱心さ」を続けている場合には、結局、発想の日が決め手になる。(a)項の適用にあたっての「発明」の時点も、「合理的な熱心さ」が続けられた場合には、「発想」をもってすることになる。この結果、(a)項の「発明」の時点は、かなり遡ったものになることが多くなる。言い換えれば、発明時基準をとっていることによる出願時基準主義と比べての差異が大きくなる。事実、筆者が米国の法律事務所で研修していた際の経験では、関与した事件の殆どにおいて(その大部分は被告側としてであったが)、出願日より1年前より前の発明日が主張および立証され、専ら(b)項が問題とされていた。制度から当然のことであるが、発明の先後で優劣が決するのは、出願が競合した場合に限られる。自社が出願していなくて、他社の出願をつぶそうという場合には、自社の発明が先行していたというだけでは足りない。102条の定めるいずれかに該当する必要がある。この条文なのか(2018年10月加筆)上で書いたように、102(a)の出願人の発明時がかなり遡るのが通例なのですね。「合理的な熱心さ」が続けられていれば、「発想」にまで遡る。先発明者の決定について、この102条(g)項第二文は、実は不完全なものである。24-16に基づく)。三者以上の間の先後が問題となった場合も、二者間のインターフェアランスが組み合わせられていると考えて米国特許法102条(g)項第二文を適用することで解決できるのが大部分であるが、次の例のように解決できなくなってしまうこともある。A・BおよびCについて、着想から実施までの時間の流れが、下の表のとおりであったとしよう。この表は、左ほど古い事象であることを示している。この間では、「熱心さ」の有無は結論に影響を与えない。実施の早いAは、着想もBより早いので、当然に優先する。次に、BとCを比較する。この場合は、Bが優先する。Bは、実施の時期こそCに遅れるものの、Cの着想に先立って熱心さを開始して継続しているからである。このように、AはBに優先し、BはCに優先しているから、AがCに優先するのであれば、問題はない。ところが、AとCの間での優劣を見るとそうならないのである。Cの実施は、Aの実施に先立っている。Aの熱心さの開始はCによる発想に遅れているから、結局、実施の時期の早いCがAに優先する。以上の結果、A・BおよびCの三者は、三すくみの形になってしまい、いずれが優先するのか、決定不可能である。インターフェアランス特許権を得られる「先発明」者は、「インターフェアランス」と呼ばれる手続によって決定される。この手続は、PTOでのもので、審判の一種である。本稿で十分な説明をすることは不可能であり、また、本稿の興味の対象とは必ずしも関連しないので、ごく簡単に紹介する。インターフェアランスは、1つまたはそれ以上の出願と他の出願または効力期間中の特許との間で行われる(135条(a)項)。特許相互間での問題は、裁判所で判断される(291条)。