全体像をストーリーで解説する本連載も3回目を迎えました。特許として認められる発明とは?」は特許の要件について、それぞれ中世のヨーロッパ、明治時代の日本にタイムスリップし、特許制度が生まれ、成長した過程に触れました。今回からは、いよいよ現代日本に舞台を移し、東京は文京区のハイテクベンチャーが特許を活用してビジネス展開を図る様子をお届けします。出願をすれば特許になる?時は2017年、文京区にあるハイテクベンチャー企業のCEOが知的財産コンサルタントを招いて、何やら話をしているようです。その様子を見てみましょう。CEO:当社は5年前に、CTOである東京大学のA先生の論文をベースとして基本特許を出願しました。内容が高度だったこともあり、当時、修士の学生だった私が特許明細書を作成し、A先生に監修いただき、弁理士を使わずに当社名義でインターネット出願したことを記憶しています。知財コンサル:で、それは特許になったのですか?CEO:最近、上場準備に忙しくて把握していませんが、出願からすでに5年も経っていますし、当然、特許化されているという認識です。知財コンサル:ちなみに、その出願以降も特許事務所を使っていないですよね。特許庁に対する審査請求はしましたか?CEO:いや...なにしろ、ビジネスで忙しかったので。特許になっていないのであれば、今からでも「審査請求」とやらをしたいのですが...。知財コンサル:...(天を仰ぐ)知財コンサルはなぜ天を仰いだのでしょうか。それは、出願日から3年以内に特許庁に対して出願審査請求(出願した特許出願に対する審査を希望する旨の請求)をしないと、特許出願は取り下げられたものとみなされるからです。冒頭の事例では、せっかく苦労して出願した基本特許に審査請求がなされないまま3年間が過ぎ、すでに消滅していることになります。これは技術で勝負をしようとするベンチャー企業にとって死活問題であり、上場の成否にも関わってくる話です。(後日)知財コンサル:調べてみたら、基本特許は出願した日からちょうど3年目にあたる日に審査請求されていましたよ。特許庁から何らかの審査結果が来ることでしょう。CEO:そういえば、そのころ、東京都の知財総合支援センターで同じようなことを指摘されて慌てて年末に審査請求をしたような気もしてきました。知財コンサル:結果オーライ、安心ですね。今後も特許出願をされるでしょうから、この機会に特許の審査手続について覚えておきましょう。特許審査手続の骨子ですが...。CEOは特許の申請手順について理解していなかったものの、無事に特許の審査請求をしていたようです。このようなケースは技術に自信のあるベンチャー企業によく見られます。ちなみに、この知財コンサルタントは2回目の打ち合わせでクライアント企業の審査請求の状況を確認していますが、通常は対象会社の特許ポートフォリオの状況を調査してからヒアリングにいくべきです。それはさておき、特許審査手続がどのような仕組みになっているかを見てみましょう。特許の審査手続は技術系企業に携わる者にとって知っておくべき知識です。以下の図を参照してください。(特許審査手続の骨子)特許審査手続とは、要するに、出願された発明について、特許要件を具備しているのかどうかを特許庁が判断するためのプロセスであり(1)、特許出願された発明を特許庁が特許査定(2)をするのか、拒絶査定(5)をするのか、を決定する行政処分であるというのが本質です。詳細は3章で解説します)。このように整理すると、一見複雑な特許審査手続も意外と簡単に思えてきます。特許査定の場合はともかく、不利益な処分である拒絶査定を行う場合は、処分の内容や理由が事前に通知されることになっているので、拒絶査定側のプロセスは複雑になっているように見えます。特許手続に限らず、すべからく行政が国民に対して不利益な処分を行う場合には、事前にその処分の内容・理由を通知すべきというのが、告知聴聞の原則であり、行政手続の通則となっています。国民の手続保障を制定した憲法31条に根拠を置く行政手続上の原則。不利益な処分をする者に弁解と防御の機会を与えることCEO:なるほど。特許手続も行政処分だから告知聴聞の原則が適用され、拒絶査定という不利益処分がなされる場合は事前に拒絶理由通知(3)が発せられるのですね。されると、特許庁の審査官により、特許要件を具備しているかどうかの審査がなされます(1)。その結果、特許要件のすべてを具備していれば、特許査定がなされ(2)、30日以内に特許料を支払うことにより特許権の設定登録がなされます。何らかの特許要件を具備していないと判断されるときでも、ただちに拒絶査定がなされるのではなく、上述のとおり、拒絶理由通知が発行されます(3)。典型的な拒絶理由通知は以下のような論旨となっています。「本願発明は構成要件A+B+Cから構成されるが、うちA+Bについては本願の出願日の前に公開された先行技術文献(甲)に記載されている。他方、相違点である構成要件Cについては、先行技術文献(甲)に開示されていないが、複数の先行技術文献(乙、丙、丁)に記載されており、本願発明の出願日においては技術常識であった。出願人は、拒絶理由を解消するために、原則として60日以内に、(i)意見書の提出、(ii)手続補正のいずれかができます。「意見書の提出」とは審査官の認定の誤りなどを指摘することによって拒絶理由が存在しないことを主張する手続です。複数の文献は異なる技術分野にかかるものであり、少なくとも本願発明の技術分野における技術常識ではないゆえに、当業者が先行技術文献(甲)と適宜斟酌して本願発明を構成できるわけではないなどと反論する場合に有効です。審査官の指摘において一部を認めつつも、特許出願の内容を修正することによって拒絶理由を解消する手続です。上例においては、審査官の指摘を認めつつも、本願発明に新たにDという構成要素を加え、A+B+C+Dとする方法です。その上で、「新たに付加された構成要素Dについては指摘されたいずれの先行技術文献にも記載がないから、これらを組み合わせても本願発明を創作することはできない」と意見書で主張していくのです。(iii)分割出願これらの手続きに加えて、場合によっては(iii)分割出願がなされることもあります。(この場合は新たな出願となり、審査は最初からやり直しとなります。(i)意見書の提出、(ii)手続補正によって拒絶理由が解消したかどうかが再度審査されて(1’)、拒絶理由が解消した場合は特許査定(2)、そうでない場合は拒絶査定(5)がなされます。拒絶査定に対しては、上級審としての拒絶査定不服審判を請求することができます。日本の特許制度独自の制度が付加されます。これらを図に加えると、以下のとおりとなります。特許制度が「新規な発明を公開する代償として特許権を与える制度」であることに由来します(6)。特許出願がされると例外なく、出願日から18か月でその内容が公開されることになります。(関連条文)特許法64条(出願公開)CEO:ということは、特許出願に製造プロセスやアルゴリズム等を書き込んでしまうと、ノウハウがダダ漏れになってしまうという心配がありますね。知財コンサル:そのとおりです。そこで、ノウハウをなるべく書かないで特許出願をしたいというのが本音ですが、あまりにも情報を隠しすぎると「当業者が実施できる程度に発明が開示されていない」として特許にしてもらえなくなるのです。