最新バージョンが必要です。け」テストはもはや自明性を立証する唯一の手段ではない最高裁は、特許法に関する重大判決を下したが、同判決により、既存特許が過去の発明に酷似しているために無効とされるかに関し不透明さが増した。特許法では、ある発明が同分野の先行技術に照らして「自明」である場合、その発明者に特許が認められない。よる従来のテストを否定した。けテスト」は特許法および最高裁の判例と矛盾すると判示した。(「PTO」)が自明な特許に間違って特許を与えたという点を立証しやすくなる。PTOの審査官は、明らかに先行技術を修正しただけであるとして、今後、より多くの特許申請を却下すると考えられる。04-1350(2007年4月30日)。特許法第103条は、「特許主題と先行技術の違いについて、発明時に、特許主題が全体として自明であったと考えられる」場合、特許は認められないと規定する。非自明性に関する客観的証拠(発明の商業上の成功等)を挙げている。1982年の設立以来、全ての特許訴訟案件の控訴(および特許発行の可否に関するPTO決定についての控訴)を審理してきた。1983年からは、特許発明が同分野における先行する教示の明らかな組合せであるか否かについての判断原則を作り上げてきた。同裁判所の判例では、当業者が先行技術の内容を組み合わせて請求の範囲に記載された発明を達成することにつながる、明示的または暗示的な「教示、示唆または動機付け」がある必要があった。後知恵によるバイアス(有用な発明も後からは自明とされることが多い)という自然な誘惑を防ぐためにこのテストが必要であると説明した。2005年1月6日)(非公開)。自明性に関する判断を破棄した。1(1966年)の主論を再度示し、Graham判決で示した「要素が103条に基づく判断を規定し続ける」と判示した。)こうして最高裁は「控訴裁判所の厳格なアプローチを退けた」。け』テストの適用方法とは矛盾する幅広く柔軟なアプローチを示す。」(同文献)と説明した。(1851年))判決の「機能的アプローチ」を排除しなかった。)「そのため、Graham判決は幅広い判断方法を設定し、裁判所が適切な場合には有益と思われる二次的考察を行なうよう促した。Op.11ページ)とし、半世紀以上もの間、「各々の機能を変化させることなく既知の構成要素を単に組み合わせた」だけの発明が公有財産から知識を引き出していると説明した。(1950年)を引用)。)Graham判決における自明性テストは、予期される結果しか生じない組合せに特許を与えることを回避するためのものである。最高裁は、また、Graham判決以降の同裁判決では、最高裁の考えが的確に適用されているとし、次のとおり述べた。(1976年)を引用。)ある活動分野においてある技術が使用可能な場合、デザイン上の誘因やその他の市場要因により、同分野または異分野での変更使用を誘発する。当業者が予測可能な変更使用を行なう場合、その特許性は103条により除外される可能性が高い。同様に、ある機器を改良する目的で、ある技術が使用され、それと同様の方法で類似の機器の改良が行われるだろうと当業者が認める場合、その実際の適用が当業者の技術を超えるものでない限りこの技術の使用は自明である。)裁判所は103条を適用するに当たり、改良が「既存の機能に照らして、先行技術の要素の予測可能な使用を超えたものである」か否かを問う必要があるとした。)最高裁は、場合によっては、「請求の範囲に記載された主題が周知の一要素と別の一要素とを単に置換しただけではなく、または改良できる状態の先行技術に周知の技術を単に応用しただけではない可能性があるため」、これらの原則の適用が困難であることを認めた。Op.13-14ページ。)最高裁は、「問題の特許について、請求する方法で周知の要素を組み合わせる明白な理由の存否を判断するため、多くの場合、裁判所は、複数の特許の相互に関連する教示、製品デザイン業界に周知または市場に存在する需要の影響、および当業者が有する背景知識を検討する必要がある」と説明している。)下級裁判所は、「当業者が利用すると思われる推論や創造的手段を考慮しなければならないため、申し立てられた請求の特定の主題に向けた正確な教示を究明する必要はない」ものの、このような分析を明確に行うべきである。自明性の判断に関し狭い考え方を用いた点で判断を誤ったとし、特許権者が解決しようとしている問題のみを検討するという間違いを犯し、そのため、特許権者が提起する問題が、特許の主題が提起する多くの問題の一つにすぎない可能性があることを看過したと判断した。「よく知られた事物にはその主要目的を超えた自明の用途がある可能性があり、多くの場合、当業者はパズルの一片のように複数の特許の教示を組み合わせることができる」点を認識していなかった。Op16-17ページ。「各要素を組み合わを『試行することは自明』であることを証明するだけでは特許請求が自明であることの証明とはなりえない」と結論付けたことは誤りであったと判断した。(同文献17ページ(引用省略)。)「デザイン上の必要性や市場の圧力があり、確認された予測可能な解決方法の数が限られている場合、当業者は自らの技術的知識の範囲内での周知の選択肢を当然に追求する。これが予想どおり成功した場合、それは発明による成果ではなく、通常の技術と常識による成果である可能性がある。)最後に、最高裁は、後知恵のバイアスの危険性を認めたものの、「事実認定者が常識に依拠することを否定する厳格な予防規則は、判例法上必要ではなく、また、矛盾している」とした。)これらの原則を適用し、最高裁は、異議を申し立てられた特許は自明であるため無効であると結論付けた。自明性テストを否定し、下級裁判所に対し特許請求の範囲が自明であるか否かを判断する際に常識を使うよう命じたことは、少なくとも3つの重要な影響を与える可能性がある。第一に、KSR判決により、PTOは審査手続中に、異議申し立てを受けた特許の請求範囲を無効として拒絶しやすくなり、特許出願者は、控訴においても含め、PTOの拒絶を覆すことが難しくなるだろう。第二に、特許保有者の競合相手らが再審査手続(特許成立後に特許の有効性をPTOが再検討する手続)を開始しやすくなるだろう。第三に、特許侵害訴訟における被告人が特許の有効性に異議を申し立てやすくなるだろう。最後二つの項目により、現在発行されている特許は、これまで以上に異議申し立てを受けやすくなるため、その特許価値が疑問視される可能性がある。これらの各問題の詳細を以下に検討する。特許侵害訴訟の被告にとって、KSR判決は、(多くの場合がそうであるように)請求の範囲に記載されている発明が既知の要素の組み合わせである場合特に、特許の請求の範囲が自明であることの証明責任を軽減する。特許が自明であると証明する上で、先行技術要素の組合せであると具体的に指摘する必要はなくなった。特許の異議申立人は、以下のような陪審説示を得られなくなる。自明であるとの結論を得るためには、請求の範囲に記載されている発明の参考文献の教示を修正する示唆または動機付けの証明があることが重要である。これに代わり、陪審員は、特許法の条文自体への説示を受け、また、条文を適用する際にGraham判決4要素を考慮すべきであると伝えられるが、4要素をどのように適用するかについて特別な説示を受けなくなる。KSR判決は、特許侵害訴訟における略式判決の決定に関し大きな影響を与えるだろう。特許権者は、以前は、非自明性の即決判決を得るために「教示、示唆または動機付け」テストに依拠することができた。被告にとって、特許が自明であるという略式判決を得やすくなる可能性がある。最高裁は、自明性は法的な問題であるため、たとえ自明性について専門家の意見が一致していなくても、裁判所が特許の自明性を判断できると強調した。(自明性の問題)に関する略式判決を考慮する際地方裁判所は、事実に関する争いを解決し、または未解決のままとする専門家の宣誓証書を考慮することができ、また、考慮すべきである。これで終わりではない。自明性という究極的な問題は、法的判断である。本件のように先行技術の内容、特許請求の範囲、当業者の基準について大きな争いがなく、これらの要素に照らして請求の自明性が明らかな場合には略式判決が適切である。Op.23ページ(引用省略)。)つまり、最高裁は、第一審では、争いのない場合が多い要素(先行技術の内容、特許請求の範囲、当業者の基準)に基づいて自ら自明性の判断を下すべきであると強調した。請求が自明であることが「明白」である場合、裁判所は、特許権者に不利な略式判決を下すべきである。したがって、専門家の意見陳述は、これらの要素を扱う上で有用であるかもしれないが、専門家が特許請求が非自明である(または自明である)という最終的な意見を述べたとしても、あまり重要視されない。実際、KSR判決において、最高裁は、特許権者から提出された専門家の意見陳述にもかかわらず、さらなる審議のための差戻しを行なわず、当該特許が自明であると自ら判断した。特許を求める発明者にとっては、KSR判決の結果、PTOを滑りぬけるのが厳しくなる可能性がある。PTOの手続規則では、以前は、出願者には、先行文献を組合せるという特定の教示、示唆または動機付けが先行技術には欠けていると指摘することにより、PTOの自明性に基づく拒絶を覆すこともできた。MPEP§2143.01参照。PTOは、KSR判決にかんがみ、審査官に組合せに関する具体的な教義、示唆または動機がなくても自明性に基づく拒絶を行なうことを認める方向で手続規則を変更することが予想される。4要素に基づき、審査中の特許請求の自明性について自明性に関する自らの感覚をより自由に用いることができるようになるだろう。PTOが競合者に誤って特許を与えたと考える者にとって、KSR判決は、PTOが過ちを犯したとPTOに説得できる可能性を高くする。301-319参照)上、いかなる者でも、先行文献および先行特許に基づき、ある特許が無効であるとして再審査するようPTOに申請できる。再審査請求に成功するためには、「特許性に関する実質的に新規な疑問」があることを再審査請求書の中で示さなければならない。したがって、再審査は、通常、最初の審査で検討されなかった文献または特許に基づく主張に限られてきた。KSR判決後は、実際に審査された技術に基づき、再審査請求が行われることが予想されるが、そのような再審査請求では、PTOが特許性に関する誤った基準に基づいて特許を発行したと主張ことが予想される。このような主張は、審理において、特許権者が教示、示唆または動機付けを欠くとして、自明性に基づく拒絶を乗り越えた場合には、特に効力を有すると思われる。KSR判決は、ライフサイエンス関連の発明よりも電気・機械関連の発明について、より大きな影響を及ぼすと考えられる。最高裁は、「デザイン上の必要性や市場の圧力があり、確認された予測可能な解決方法の数が限られている場合、当業者は自らの技術的知識の範囲内での周知の選択肢を当然に追求する。Op.17ページ(斜体強調は筆者による)。)裁判所は、長年、ライフサイエンス関連の発明が他の分野と比べて予測可能性が低いという認識を有しているので、このような発明が今回の基準を満たすのは難しいかもしれない。最高裁は、また、過去の自らの判例に触れる際に予測できない結果が非自明性を立証する可能性として次の点を指摘した。「構成要素を一緒にすると、予期せずして実を結ぶ形で機能したという事実は、[特許が]当業者にとって自明ではなかったという結論を裏付けた。」(同文献12ページ。)KSR判決は、最高裁の特許訴訟における近年の流れを受けたものである。判決を破棄し特許権に制限を与えることが多い。最高裁は、この判決により、特許ライセンシーが差止命令または損害賠償のリスクを冒さずに特許の有効性を争うことを容易にした。長年の判断を否定した。その代わりに、差止命令を出すか否かは伝統的な衡平法上の要因によって決定すべきであるとした。判例を破棄し、特許請求の文言上の範囲外である製品に対する特許侵害を主張する際に、特許権者によるこの法理の使用に制限を加えた。限定的な見解をとっている。KSR判決はこの流れを受けたものであり、最高裁は、特許法の世界で25年以上も定着していた法理を変更することになるにもかかわらず、あえて特許権者に不利な判決を下した。KSR判決により、発明者が特許の保護を受けることは難しくなり、また、特許侵害の被告が特許に対し異議を申し立てた場合に申立てが成功する可能性が高くなるだろう。Organizationを代理した。