訂正後の請求項1及び3の記載は,次のとおりである。(甲31の1~2)ア請求項1の記載(以下,この発明を本件訂正発明1という。イ請求項3の記載(以下,この発明を本件訂正発明3という。配合した食品,特定保健用食品,栄養補助食品,機能性食品,又は病者用食品。製品(以下被告製品という。)を生産し,その販売及び販売の申出を行っている。被告製品は,被告補助参加人(以下補助参加人という。給するEQ-5を原材料とし,これにビール酵母,ラクトビオン酸含有乳糖発酵物などを配合したものをカプセルに封入したサプリメントである(甲3,弁論の全趣旨)。EQ-5は,大豆胚軸から抽出された大豆胚軸抽出物であるイソフラボン(以下原料イソフラボンという。)を発酵させて得られたものである(丙5)。被告製品の構成について,原告は,別紙被告製品の構成記載1のとおり主張するのに対し,被告及び補助参加人(以下,併せて被告らという。)は,同記載2のとおり主張する。被告製品は,構成要件1-A,1-B及び3-Bを充足する(1-A,1-Bにつき弁論の全趣旨)。(補助参加人主張の無効理由8)ケ乙1に基づく進歩性欠如(被告主張の無効理由1)コ乙2に基づく進歩性欠如(被告主張の無効理由2)サ実施可能要件及びサポート要件違反(補助参加人主張の無効理由7)乙3に基づく新規性ないし進歩性欠如(被告主張の無効理由3)(3)訂正により本件特許の無効理由が解消したか(争点3)3争点に関する当事者の主張(1)争点1について別紙当事者の主張(争点1について)のとおり(2)争点2について別紙当事者の主張(争点2について)のとおり(3)争点3について別紙当事者の主張(争点3について)のとおり第3当裁判所の判断1被告製品は構成要件1-C及び3-Aを充足するか(争点1)について当裁判所は,構成要件1-C及び3-Aにおける大豆胚軸発酵物とは,大豆胚軸自体の発酵物をいい,大豆胚軸抽出物の発酵物を含まないと解すべきところ,被告製品は,大豆胚軸自体の発酵物を含有しないから,上記各構成要件を充足しないと判断する。本件明細書には,以下の記載がある(甲2)。【0001】本発明は,エクオールを含有する大豆胚軸の発酵物,及びその製造方法に関する。【0005】従来,エクオールの製造方法としては,ダイゼインを含む原料に対して,ダイゼインを資化してエクオールを産生する微生物(以下,エクオール産生菌と表記する)で発酵処理する方法が知られている。この製造方法において,使用されるダイゼインを含む原料としては,大豆,葛根湯,レッドグローブ,アルファルファ等が知られている。エクオール産生菌についても既に公知であり,例えば,本発明者等によって,バクテロイデスE-23-15(FERMBP-6435号),ストレプトコッカスE-23-17(FERMBP-6436号),ストレプトコッカスA6G225(FERMBP-6437号)及びラクトコッカス20-92(FERMBP-10036号)がヒトの糞便から単離されている(特許文献1及び2参照)。【0006】しかしながら,単に,上記のダイゼイン類を含む原料に対して,エクオール産生菌を用いて発酵処理しても,得られる発酵物中のエクオール量は十分ではなく,その発酵物をそのまま摂取しても,エクオールの作用に基づく所望の有用効果を十分には望めないという問題点があった。【0007】一方,大豆胚軸部分には,大豆加工食品として利用されている子葉部分に比べて,イソフラボンやサポニン等の有用成分が高い割合で含まれていることが知られており,その抽出物については種々の用途が開発されている(例えば,特許文献3)。大豆胚軸抽出物は,それ自体コストが高いという欠点がある。大豆胚軸抽出物は,エクオールの製造原料とする場合には,エクオール産生菌による発酵のために別途栄養素の添加が必要になるという問題点がある。このような理由から,大豆胚軸抽出物は,エクオールを工業的に製造する上で,原料として使用できないのが現状である。【0008】一方,大豆胚軸自体については,特有の苦味があるため,それ自体をそのまま利用することは敬遠される傾向があり,大豆の胚軸の多くは廃棄されているのが現状である。大豆胚軸には,大豆の子葉部分と同様に,アレルゲン物質が含まれているため,大豆アレルギーを持つ人にとって,大豆胚軸を摂取乃至投与することができなかった。そのため,大豆胚軸を有効利用するには,大豆胚軸自体に更に付加価値を備えさせることにより,その有用性を高めることが重要である。素材,又は化粧品素材等として有用な大豆胚軸発酵物を提供することである。本発明は,エクオールを含有する大豆胚軸発酵物を製造する方法を提供することを目的とする。得られることを見出した。大豆胚軸に含まれるアレルゲンが低減されているので,低アレルゲンの素材としても有用であることを見出した。本発明は,これらの知見に基づいて,更に改良を重ねることにより完成したものである。【0013】本発明の大豆胚軸発酵物は,エクオールと共に,エクオール以外のイソフラボンやサポニン等の有用成分をも含有しているので,食品,医薬品,化粧料等の分野での有用である。本発明の大豆胚軸発酵物は,大豆,葛根湯,レッドグローブ,アルファルファ等のダイゼイン含有原料を発酵させたものに比べて,エクオールの生成量が格段に多く,エクオールに基づく有用生理効果を一層良好に奏することができる。【0014】更に,本発明の大豆胚軸発酵物は,大豆胚軸に含まれるアレルゲンが低減されているので,低アレルギー性素材として,大豆アレルギーを持つ人にとっても安全に摂取乃至適用することができるという利点がある。本発明の大豆胚軸発酵物は,大豆の食品加工時に廃棄されていた大豆胚軸を原料としており,資源の有効利用という点でも産業上の利用価値が高い。【0019】本発明において,発酵原料としては大豆胚軸が用いられる。大豆胚軸とは,大豆の発芽時に幼芽,幼根となる部分であり,ダイゼイン配糖体やダイゼイン等のダイゼイン類が多く含まれていることが知られている。本発明に使用される大豆胚軸は,含有されているダイゼイン類が失われていないことを限度として,大豆の産地や加工の有無については制限されない。生の状態のもの;加熱処理,乾燥処理,蒸煮処理等に供された大豆から分離したもの;未加工の大豆から分離した胚軸を加熱処理,乾燥処理又は蒸煮処理等に供したもの等のいずれであってもよい。本発明で使用される大豆胚軸は,脱脂処理や脱タンパク処理に供したものであってもよい。本発明に使用される大豆胚軸の形状については,特に制限されるものではなく,粉末状であっても,粉砕又は破砕されたのものであってもよい。効率的にエクオールを生成させるという観点からは,粉末状の大豆胚軸を使用することが望ましい。【0020】大豆胚軸の発酵処理は,適量の水を大豆胚軸に加えて水分含量を調整し,これに上記エクオール産生菌を接種することにより行われる。【0022】また,大豆胚軸の発酵において,発酵原料となる大豆胚軸には,必要に応じて,発酵効率の促進や発酵物の風味向上等を目的として,酵母エキス,ポリペプトン,肉エキス等の窒素源;グルコース,シュクロース等の炭素源;リン酸塩,炭酸塩,硫酸塩等の無機塩;ビタミン類;アミノ酸等の栄養成分を添加してもよい。エクオール産生菌として,アルギニンをオルニチンに変換する能力を有するもの(以下,オルニチン・エクオール産生菌と表記する)を使用する場合には,大豆胚軸にアルギニンを添加して発酵を行うことによって,得られる発酵物中にオルニチンを含有させることができる。この場合,アルギニンの添加量については,例えば,大豆胚軸(乾燥重量換算)100重量部に対して,アルギニンが0.5~3重量部程度が例示される。アルギニンをオルニチンに変換する能力を有するエクオール産生菌としては,具体的には,ラクトコッカス・ガルビエから選択することができ,具体的には,ラクトコッカス20-92(FERMBP-10036号)が挙げられる。【0023】更に,使用する発酵原料(大豆胚軸含有物)のpHについては,エクオール産生菌が生育可能である限り特に制限されないが,エクオール産生菌を良好に増殖させるという観点からは,発酵原料のpHを6~7程度,好ましくは6.3~6.8程度に調整しておくことが望ましい。【0024】また,使用する発酵原料(大豆胚軸含有物)には,更に,前記ダイゼイン類を含むイソフラボンを添加しておいてもよい。このようにイソフラボンを発酵原料に別途添加しておくことにより,得られる大豆胚軸発酵物中のエクオール含量をより高めることが可能になり,その有用性を一層向上させることができる。サポニンは,大豆胚軸発酵物の乾燥重量1g当たり,サポニンが10~80mg,好ましくは20~50mg,更に好ましくは30~40mg含まれている。【0038】本発明の大豆胚軸発酵物は,前述するように,エクオールを初めとして,種々の有用生理活性物質が含まれているので,様々な生理活性や薬理活性を発現することができる。よれば,肝機能改善,成長ホルモン分泌促進,免疫賦活,筋肉量増大,基礎代謝能の改善等のオルニチンに基づく有用生理作用をも得ることができる。【0039】(中略)このような大豆胚軸発酵物を含有する食品は,エクオールの有用生理活性に加えて,その他のイソフラボンやサポニン等の生理活性をも備えているので,有用性が高く健保効果に優れている。アルギニンを含む発酵原料に対して,オルニチン・エクオール産生菌を使用して発酵させて得られた大豆胚軸発酵物を使用する場合には,食品中にオルニチンをも含有させることができるので,食品としての有用性を一層高めることができる。来する有用成分をも含有しているので,食品,医薬品,化粧料等の分野で有用であること,本件各発明の大豆胚軸発酵物は,大豆の食品加工時に廃棄されていた大豆胚軸を原料としており,資源の有効利用という点でも産業上の利用価値が高いこと等が挙げられている。イこのように,本件明細書の記載によれば,本件各発明は,従来利用されずに廃棄されていた大豆胚軸自体を有効利用できるようにし,大豆胚軸に由来する有用成分を含有して食品等に有用な大豆胚軸発酵物に係るものであることが明らかであるから,そうである以上,本件各発明の構成要件1-C及び3-Aにおける大豆胚軸発酵物とは,大豆胚軸自体の発酵物をいい,大豆胚軸抽出物の発酵物を含まないと解すべきである。ウこれに対し,原告は,本件明細書の段落【0007】及び【0008】の記載は,従来技術の記載に過ぎず,本件各発明は,大豆胚軸に豊富に含まれるダイゼイン類から多量のエクオールが生成されるとともに,栄養成分として発酵原料に含まれるアルギニンを,アルギニン変換能を有するエクオール産生菌によってオルニチンに変換させることで,従来技術において大豆胚軸抽出物に存在したコスト高という欠点を克服すると共に,発酵物をより有用なものにしたものであり,本件各発明は,むしろ発酵原料に栄養素を含めることを積極的に必要としている旨主張する。原告の主張の趣旨は必ずしも判然としないところもあるが,いずれにしても,上記説示のとおり,本件明細書の記載によれば,本件各発明は,従来利用されずに廃棄されていた大豆胚軸自体を有効利用できるようにし,大豆胚軸に由来する有用成分を含有して食品等に有用な大豆胚軸発酵物に係るものであることが明らかであるから,原告の上記主張は,明細書の記載に反し,採用できない。(3)本件特許の親出願の出願経過について上記の解釈は,本件特許の親出願の出願経過からも裏付けられる。ア親出願の審査の過程で,特許庁は,国際公開2005/000042号(丙3の2)を引用文献1として,平成23年11月9日を起案日とする拒絶理由通知をした(丙3の3)。そこには,以下の記載がある。引用文献1の請求項9には,ダイゼイン類およびダイゼイン類含有物質からなる群から選ばれる少なくとも1種に,ダイゼイン類を資化してエクオールを産生する能力を有するラクトコッカス属に属する乳酸菌を作用させることにより,エクオールを製造することが記載され,請求項10には,乳酸菌がラクトコッカス・ガルビエであることが記載されている。第9頁37~41行には,ダイゼイン類含有物質として大豆胚軸が記載されている。してみれば,引用文献1の記載に基づいて,ダイゼイン類含有物質である大豆胚軸に上記ラクトコッカス・ガルビエを作用させることにより,エクオール含量を高めた大豆胚軸発酵物を製造することは,当業者が容易になしうることである。イこれに対し,出願人は平成23年11月29日付意見書(丙3の4)において,以下のとおり主張した。審査官殿がご指摘の通り,引用文献1には,ダイゼイン類を資化してエクオールを産生する能力を有するラクトコッカス・ガルビエをダイゼイン類及びダイゼイン類含有物質からなる群から選ばれる少なくとも1種に作用させることによって,エクオールを産生すること(請求項9及び10),及び,ダイゼイン含有物質として大豆胚軸が記載されています。引用文献1には,ダイゼイン類含有物質として,大豆胚軸以外にも,大豆イソフラボン,葛,葛根,レッドクローブ,アルファルファ,並びにこれら植物の誘導体及び加工品(例えば,大豆粉,煮大豆,豆腐,油揚げ,豆乳),これらの発酵調理物(例えば,納豆,醤油,味噌,テンペ,発酵大豆飲料)等多数の具体例が示されています。引用文献1の実施例において,実際にエクオール産生能を有するラクトコッカス・ガルビエを用いた発酵の原料として使用されているものは,豆乳,牛乳及びスキムミルクだけであります。以下にご説明する事情を考慮しますと,エクオール産生能を有するラクトコッカス・ガルビエを用いたエクオールの製造において,その発酵原料として大豆胚軸を選択することには阻害要因が存在します。本願明細書の第0028段落並びに表1及び表2の記載から明らかなように,大豆胚軸にはダイゼイン類だけでなく,ゲニスチン,マロニルゲニスチン,アセチルゲニスチン,ゲニステイン,ジハイドロゲニステイン等のゲニステイン類,グリシチン,マロニルグリシチン,アセチルグリシチン,グリシテイン,ジハイドログリシテイン等のグリシテイン類等の多くのイソフラボンやサポニンが含まれています。これら大豆胚軸に含まれる成分には,微生物の生育や微生物を用いた発酵(ダイゼインのエクオールへの変換)を阻害する作用があることが本願の優先日前から知られています。InternationalJournalofAntimicrobalAgents,23,p.99102,2004(別途,手続補足書にて「参考資料1として提出します。)にはゲニステイン(YS13)を含む植物由来のイソフラボンは抗菌活性を有することが示されています(要約及び第101頁左欄結果(3.1)の項)。これは,エクオール産生能を有するラクトコッカス・ガルビエを用いて大豆胚軸からエクオールを製造する際に,そこに含まれるゲニステイン等の存在により,その生育や発酵が阻害され得ることを示しています。よって,参考資料1の記載から当業者であれば,ゲニステインを含む大豆胚軸は,微生物の生育や微生物を用いた発酵の基質として適していないと通常理解します。38巻臨時増刊号(2001)144頁P135(別途,手続補足書にて参考資料2として提出します。)には,大豆胚軸に存在するサポニンが微生物のα-グルコシダーゼ活性を阻害することが記載されています。エクオール産生能を有するラクトコッカス・ガルビエがダイゼイン配糖体,特にはダイジンをダイゼインに代謝しエクオール産生の基質に変換するためには,当該微生物のグルコシダーゼ作用により糖を配糖体から切断する必要があります。すると,大豆胚軸に存在するサポニンによるグルコシダーゼ活性阻害が,ダイゼイン類からのエクオールの産生に阻害的に働くこととなります。従って,サポニンを含有する大豆胚軸が,エクオール産生のための原料として適していないことは明らかです。加えて,Biosci.Biotechnol.Biochem.,62,1498-1503,1999(別途,手続補足書にて参考資料3として提出します。)やBiosci.Biotechnol.Biochem.,68,428-432,2004(別途,手続補足書にて参考資料4として提出します。)には,大豆成分によるHMC-CoAレダクターゼ阻害活性や膵リパーゼ阻害活性が記載されております。大豆成分には,種々の酵素阻害成分が含まれているため,酵素変換に基づき産生させる基質としては,多くの阻害的要因を有することがわかります。軸を使用することは困難と考えるのが相当です。これに対し,本発明は,そのような阻害要因の存在にもかかわらず,他の微生物では困難性を有するのに対し,ラクトコッカス・ガルビエであれば,大豆胚軸に存在する多くのイソフラボン類の存在下でも生育が可能であり,更に大豆胚軸を基質とすることで効率的にエクオールを産生するという本願出願時には予期し得なかった知見に基づいて完成した発明です。」ウ要するに,親出願の出願経過における原告(出願人)の上記主張は,ダイゼイン類含有物質としては,大豆胚軸以外にも,大豆イソフラボンなどが存在するところ,大豆胚軸にはダイゼイン類だけでなく,ゲニスチン,マロニルゲニスチン,アセチルゲニスチン,ゲニステイン,ジハイドロゲニステイン等のゲニステイン類,グリシチン,マロニルグリシチン,アセチルグリシチン,グリシテイン,ジハイドログリシテイン等のグリシテイン類等の多くのイソフラボンやサポニンが含まれています。これら大豆胚軸に含まれる成分には,微生物の生育や微生物を用いた発酵(ダイゼインのエクオールへの変換)を阻害する作用があることが本願の優先日前から知られています。して,「エクオール産生能を有するラクトコッカス・ガルビエを用いたエクオールの製造において,その発酵原料として大豆胚軸を選択することには阻害要因が存在します。」とするものであり,ここでは,原告は,明らかに,大豆胚軸を大豆胚軸の抽出物(イソフラボン等)と異なる発酵を阻害する成分が含まれる大豆胚軸自体であると主張していると認められる。本件特許は親出願の分割出願に係るものであるから,本件発明における大豆胚軸も親出願と同様に理解されるべきところ,親出願の出願経過における原告の上記主張の内容は,上記(2)の説示と同内容であり,これを裏付けるものということができる。エこれに対し,原告は,親出願の出願経過における上記主張は,(ダイゼイン類以外の)イソフラボンや,サポニンの存在を,大豆胚軸を選択する阻害要因として主張したのであって,大豆イソフラボンと大豆胚軸を殊更に区別して,後者のみに阻害要因があると主張したのではないことは明らかであり,まして,大豆胚軸の抽出物を発酵させた場合が大豆胚軸発酵物から除外されるということはどこにも述べられていないと主張する。記主張は採用できない。(4)被告製品についてア証拠(甲3,丙5)によれば,被告製品は,補助参加人が被告に供給するEQ-5にビール酵母,ラクトビオン酸含有乳糖発酵物などを配合したものをカプセルに封入したサプリメントであること,上記のEQ-5は,大豆胚軸から抽出された大豆胚軸抽出物である高い純度の原料イソフラボン(その90%以上がダイジンなどの大豆イソフラボンである。)を,さらに発酵させて得られたものであることが認められる。すると,被告製品に含まれるEQ-5は,大豆胚軸抽出物の発酵物であって,大豆胚軸自体の発酵物ではないから,EQ-5ひいては被告製品も,本件発明の構成要件1-C及び3-Aを充足せず,本件発明の技術的範囲に属さないものというべきである。胚軸にダイゼイン類が失われない限度で処理を施したものにすぎない旨主張する。証拠(丙5)によれば,原料イソフラボンは,100gあたり92gの総イソフラボン含有量であり,大豆イソフラボン以外の成分の含有量は,100g中せいぜい8gにすぎないことが認められるところ,本件明細書記載の実施例をみると,大豆胚軸の総イソフラボン類は100gあたり1.942gであり(表2),これに本件明細書【0019】に記載されているような脱タンパク,脱脂,蒸煮,乾燥などの処理を行っても,100gあたりのタンパク質38.1g,脂質13.0g,灰分4.3g,食物繊維10.5g,水分3.2g(表3)が減量するだけで,原料イソフラボンのような100gあたり92gもの総イソフラボン含有量には到底なり得ず,結局,原料イソフラボンが本件明細書に記載されているような加工を行った大豆胚軸と質的に異ならないなどとはいうことができないから,原告の上記主張は採用できない。以上のとおり,被告製品は本件発明の構成要件1-C及び3-Aを充足しない。これに対し,原告はるる主張するが,いずれも採用できない。原告の主張a大豆胚芽を原料とし,アルギニンを添加して発酵工程を経ることにより生成され,bc1.32g(3カプセル)あたりオルニチン約24.29mgを含有するd1.32g(3カプセル)あたりエクオール約10mgを含有し,経口摂取型のサプリメント。2被告らの主張a大豆胚軸から抽出されたイソフラボンを酵素処理したものに種菌と栄養培地を添加して発酵させたもの,ビール酵母,及びラクトビオン酸含有乳糖発酵物,とをHPMC及びカラメル色素から成るハードカプセルに封入したb1.32g(3カプセル)あたりエクオール約10mgを含有し,c1.32g(3カプセル)あたりオルニチン約24.29mgを含有するd経口摂取型のサプリメント。本件特許の請求項1の記載から明らかなとおり,本件各発明は,1大豆胚軸を基本的な原料として発酵を行い,大豆胚軸に多く含まれるダイゼイン類から発酵物中にエクオールを得ることのほか,2発酵物中に,エクオールの生成と同時にもう1つの有用成分であるオルニチンをも含有させることを内容とするものである。得られることを見出した。」(段落【0011】),「大豆胚軸とは,...ダイゼイン配糖体やダイゼイン等のダイゼイン類が多く含まれていることが知られている。」(段落【0019】),特に,エクオール産生菌として,アルギニンをオルニチンに変換する能力を有するもの...を使用する場合には,大豆胚軸にアルギニンを添加して発酵を行うことによって,得られる発酵物中にオルニチンを含有させることができる。よれば,肝機能改善,成長ホルモン分泌促進,免疫賦活,筋肉量増大,基礎代謝能の改善等のオルニチンに基づく有用生理作用をも得ることができる。(段落【0038】),アルギニンを含む発酵原料に対して,オルニチン・エクオール産生菌を使用して発酵させて得られた大豆胚軸発酵物を使用する場合には,食品中にオルニチンをも含有させることができるので,食品としての有用性を一層高めることができる(段落【0039】)といった本件明細書の記載から明らかであり,実施例1~3には,大豆胚軸及びアルギニンを混合した原料を発酵させた発酵物には高効率でエクオールが生成されていることが,実施例4には,大豆胚軸及びアルギニンを含む原料を発酵させた発酵物には,高含量のエクオールに加えてオルニチンが生成されることが記載されている(なお,実施例5~12の大豆胚軸発酵物も,製造の条件は実施例3と同様とされており,アルギニンから生成されるオルニチンを含有している。(2)大豆胚軸発酵物の意義ア本件各発明の大豆胚軸発酵物とは,大豆胚軸を発酵原料として用いた発酵物をいい,ダイゼイン類が失われない限度で各種処理・工程を経た大豆胚軸を発酵原料として生成された発酵物も含むと解される。イ本件明細書では,段落【0019】において,発酵原料としては大豆胚軸が用いられると記載され,また,本発明に使用される大豆胚軸は,含有されているダイゼイン類が失われていないことを限度として,大豆の産地や加工の有無については制限されない。生の状態のもの;加熱処理,乾燥処理,蒸煮処理等に供された大豆から分離したもの;未加工の大豆から分離した胚軸を加熱処理,乾燥処理又は蒸煮処理等に供したもの等のいずれであってもよい。本発明で使用される大豆胚軸は,脱脂処理や脱タンパク処理に供したものであってもよい。本発明に使用される大豆胚軸の形状については,特に制限されるものではなく,粉末状であっても,粉砕又は破砕されたの[原文ママ]ものであってもよい。大豆胚軸に施す処理のうち,本件明細書に記載されている加熱処理,乾燥処理,蒸煮処理,脱脂処理及び脱タンパク処理によっても,その成分組成の変化は生じうる。発酵原料として用いられる大豆胚軸は,エクオールを生成するために必要なダイゼイン類が失われない限度であれば,その成分の除去や成分組成の変化を伴うものも含めて加工の有無については制限されず,またその形状についても制限はない。加えて,本件明細書においては,大豆胚軸には発酵効率の促進や発酵物の風味向上等を目的として,酵母エキス,ポリペプトン,肉エキス等の窒素源;グルコース,シュクロース等の炭素源;リン酸塩,炭酸塩,硫酸塩等の無機塩;ビタミン類;アミノ酸等の栄養成分を添加してもよく(段落【0022】),発酵原料のpHを...調整しておくことが望ましいともされている(段落【0023】)。このように,発酵原料として用いられる大豆胚軸は,各種処理・工程を経たものであってもよいとされている。本件明細書では,使用する発酵原料(大豆胚軸含有物)には,更に,前記ダイゼイン類を含むイソフラボンを添加しておいてもよく,「イソフラボンを発酵原料に別途添加しておくことにより,得られる大豆胚軸発酵物中のエクオール含量をより高めることが可能になり,その有用性を一層向上させることができる。」ともされている(段落【0024】)。大豆胚軸が基本的な発酵原料である限り,(添加した)イソフラボンの発酵により得られる物(エクオール)も大豆胚軸発酵物の一部をなすものとされ,大豆胚軸発酵物は,大豆胚軸自体を発酵させたもののみには限定されていない。ウ加えて,上記(1)で述べた本件各発明の内容に鑑みると,本件各発明は,大豆,葛根湯,レッドグローブ,アルファルファ等のダイゼイン含有原料を発酵させたものに比べてエクオールの生成量が多いこと(本件明細書段落【0013】),及びエクオール以外の有用成分としてオルニチンが含まれること(段落【0038】)がその主要な効果であり,それらは,(ダイゼイン類を多く含有する)大豆胚軸に由来し,かつアルギニンを含む発酵原料を用いる以上は,大豆胚軸が(ダイゼイン類が失われない限度で)各種処理・工程を経たものであっても変わりはない。件明細書には存在しない。オ以上の本件明細書の記載によれば,本件各発明の大豆胚軸発酵物は,ダイゼイン類が失われない限度で各種処理・工程を経た大豆胚軸を発酵原料として生成された発酵物も含むものである。(3)本件明細書の記載に関する被告らの主張についてア被告らは,従来技術に関する本件明細書段落【0007】及び【0008】の記載を挙げて,大豆胚軸と大豆胚軸抽出物が別物と理解されていると主張するが,上記の記載は,従来技術の記載に過ぎない。術において大豆胚軸抽出物に存在したコスト高という欠点を克服したものである。本件各発明は,栄養成分として発酵原料に含有されるアルギニンをもう1つの有用成分であるオルニチンに変換することで,大豆胚軸の抽出物を発酵原料として利用する際に別途栄養素の添加が必要になるという従来技術の欠点を逆に利用し,発酵物をより有用なものにしたものである。本件各発明は,従来技術と異なり,むしろ,発酵原料に栄養素を含めることを積極的に必要としているのである。したがって,被告らが指摘する点は,大豆胚軸発酵物の上記解釈を否定する理由とはならない。物とは区別された大豆の胚軸を発酵させたものが本件各発明の対象であると主張するが,段落【0011】には発酵原料から大豆胚軸抽出物を排除するような記載はないし,大豆胚軸発酵物の原料となる大豆胚軸が各種処理・工程を経たものでもよいことは,上記(2)で述べたとおりである。ウまた,被告らは,本件明細書に記載された実施例がいずれも粉末状大豆胚軸を発酵処理したものである点,大豆イソフラボン類以外の成分が大量に含まれている点を挙げるが,構成要件1-C及び3-Aにそのような要件が含まれているものではないし,本件明細書に大豆胚軸抽出物を発酵原料として用いることを排除するような記載はないこと,大豆胚軸が各種処理・工程を経たものであってもよいとされていることは,繰り返し述べているとおりである。(4)出願経過に関する被告らの主張についてア被告らは,原告が親出願の審査過程で提出した意見書(丙3の4)において,発酵原料となるダイゼイン類含有物質として大豆胚軸を選択することには阻害理由があると主張したこと,それと同時に各請求項を大豆胚軸を...発酵させて得られるものに限定したことを以て,大豆胚軸が大豆胚軸それ自体を指すことを明らかにしたと述べる。原告が上記主張と同時に,基礎出願の各請求項を大豆胚軸を発酵させて得られるものに限定したという事実はない。当該意見書(丙3の4)の提出(平成23年11月29日)より前に公表されている基礎出願の明細書(丙3の1)記載の請求項1には,既に大豆胚軸を発酵させて得られるという要件が入っており,この要件の存在や内容は上記主張の前後で変わりはない。次に,原告が行った阻害要因に関する主張は,大豆胚軸にはダイゼイン類だけでなく,ゲニスチン,マロニルゲニスチン,アセチルゲニスチン,ゲニステイン,ジハイドロゲニステイン等のゲニステイン類,グリシチン,マロニルグリシチン,アセチルグリシチン,グリシテイン,ジハイドログリシテイン等のグリシテイン類等の多くのイソフラボンやサポニンが含まれており,これらが微生物の生育や微生物を用いた発酵を阻害する作用がある,というものである。,(ダイゼイン類以外の)イソフラボンや,サポニンの存在を,大豆胚軸を選択する阻害要因として主張したのであって,大豆イソフラボンと大豆胚軸を殊更に区別して,後者のみに阻害要因があると主張したのではないことは明らかである。大豆胚軸の抽出物を発酵させた場合が大豆胚軸発酵物から除外されるということは,意見書(丙3の4)のどこにも述べられていない。実際に,大豆イソフラボンには大豆胚軸から抽出したものだけでなく丸大豆から抽出したもの等も存在し,それらの間で成分組成が異なっており(甲6~8),また,大豆胚軸にはサポニンが多く含まれる(甲8)。これらは,本件特許の出願時点においても技術常識であった(甲7,8)。丙5の別紙1によれば,被告らが発酵原料であると主張するものにおいても,相当量のゲニステイン類(ゲニスチン,ゲニステイン,アセチルゲニスチン)及びグリシテイン類(グリシチン,グリシテイン,アセチルグリシチン)が含まれており,また,原告は,被告製品にサポニンが含まれることを確認している。原告が挙げる上記阻害要因,すなわち,ダイゼイン類以外のイソフラボンやサポニンが微生物の生育や微生物を用いた発酵を阻害するという事象は,被告製品にも同様に当てはまる。書(丙4の3)において,拒絶理由通知書(丙4の2)で引用された引例1(丙4の1)について,大豆胚軸の発酵物ではなくその発酵物の抽出物が開示されているに過ぎない等と主張したことを以て,抽出した物と抽出前の物は別異の物であることを明らかにした,と主張する。原告は,引例1(丙4の1)に開示されているのが大豆胚軸の発酵物からの抽出物で,しかも高脂血症に対する緩和作用等が確認されたイソフラボンアグリコンを含むものであるという点を,有用成分の組み合わせの動機付けに関して主張したに過ぎず,大豆胚軸発酵物の発酵原料について,大豆胚軸の抽出物が除かれるという趣旨の主張を行ったのではない。物を含むと主張するのであれば,禁反言の原則により許されないと主張する。上記のとおり,原告が審査過程において大豆胚軸発酵物から大豆胚軸に抽出処理を施したものを発酵させた場合を除外する主張をしていた事実はない。被告らが指摘する部分(丙4の3の3頁目加えて,で始まる段落)は,原告が上記引例1のみについて付加的に述べた主張に過ぎず,拒絶理由の解消,すなわち本件特許の特許査定とは因果関係がない。このことは,同じ拒絶理由について引例1とともに引例2及び3も同時に引用されていたところ(丙4の2),当該意見書(丙4の3)によって,(当該付加的な主張が当てはまらない)引例2及び引例3との関係でも拒絶理由が同時に解消し,特許査定に至っていることから明らかである。エ以上より,被告らが主張する点は,いずれも本件各発明に大豆胚軸の抽出物の発酵物が含まれないと解する理由にはならない。原告は,審査過程において,大豆胚軸と大豆胚軸抽出物を区別してその違いを主張したものではなく,本件訴訟における上記主張が禁反言の原則により禁じられるものでもない。(5)被告製品が大豆胚軸発酵物に該当することア前記(2)で述べたとおり,本件各発明の大豆胚軸発酵物には,ダイゼイン類が失われない限度で,大豆胚軸に各種の処理・工程を施したものを発酵原料として生成された発酵物も含まれる。イ被告らは,被告製品の原材料であるEQ-5は,大豆胚軸から抽出過程を経て抽出された純度の高いイソフラボン(原料イソフラボン)が発酵原料となっており,その発酵物は大豆胚軸発酵物には当たらないと主張する。被告らが原料イソフラボンであると主張するものは,より正確には,大豆イソフラボンを100g中92g,その余の成分を100g中8g含む物質(丙5の別紙1参照)であり,その全体が大豆胚軸からの抽出物である。被告らが主張する発酵原料のイソフラボンの組成(丙5の別紙1)を見ても,ダイゼイン類,グリシテイン類,ゲニステイン類の順にその含有量が多く,中でも配糖体であるダイジン,グリシチン及びゲニスチンの含有量が多いという,大豆胚軸に特徴的な組成(本件明細書段落【0053】の【表2】発酵前の欄,甲6~8)を示している。たんぱく質,脂質,灰分及び食物繊維(丙5,4頁表2)は,本件明細書(段落【0019】)に記載された加熱処理,乾燥処理,蒸煮処理,脱脂処理又は脱タンパク処理によっても減少しうるものである。結局,被告らが主張する抽出の内実は,エクオールの直接の材料となるダイゼイン類の割合を高めるために行った加工に過ぎない。このように,当該発酵原料は大豆胚軸と質的に異なるものではなく,せいぜい,大豆胚軸にダイゼイン類が失われない限度で処理を施したものである。したがって,当該発酵原料の発酵物であるEQ-5を原材料とする被告製品は,大豆胚軸発酵物に該当する。(6)まとめ以上より,被告製品は本件各発明の構成要件1-C及び3-Aを充足し,本件各発明の技術的範囲に属する。本件明細書の段落【0007】【0008】では,大豆胚軸と大豆胚軸抽出物とは別の物であると理解し,それぞれの問題点(課題)を記載している。抽出とは,「液状または固状の混合物に溶剤を接触させて,混合物の中のある特定の物質を他から分離する操作をいう。作を経て大豆胚軸から分離された特定の物質であるイソフラボンなどを意味する。上記明細書の記載においてその抽出物については種々の用途が開発されている(例えば,特許文献3)と記載されている特許文献3(特開2002-234844号,丙2)に記載されている大豆胚軸抽出物は,イソフラボンまたはサポニン(【請求項6】【0011】)とされていることからも,本件明細書でいう大豆胚軸抽出物とは,大豆胚軸から抽出して分離されたイソフラボンまたはサポニンなどの抽出成分を指しており,抽出作業を経ていない大豆胚軸自体とは区別して理解していることが分かる。許の範囲には入らないことが意識的に記載されているというべきである。大豆胚軸抽出物を発酵原料として用いることの問題点は,後述の通り,本件特許の分割前の親出願の出願過程でも一貫して指摘されており,前記のことを裏付けている。本件発明の課題は大豆胚軸発酵物を提供するとされ(段落【0010】),課題を解決する手段としては,大豆の胚軸を発酵させると記載されている(段落【0011】)から,本件発明では,前記の大豆胚軸抽出物とは区別された大豆の胚軸を選択してこれを発酵させたものが本件発明の対象と理解される。ウ大豆胚軸の加工についての記載また本件明細書の段落【0019】の記載でも,発酵原料としては大豆胚軸が用いられると記述しているので,前述した抽出物を含まないものと理解される。同段落には加工の有無については制限されないとの記載もあるが,その加工の例としては,生の状態のもの;加熱処理,乾燥処理,蒸煮処理等に供された大豆から分離したもの;未加工の大豆から分離した胚軸を加熱処理,乾燥処理又は蒸煮処理等に供したもの等としていて,抽出操作は含まれておらず,したがって,抽出したイソフラボンなどの成分を発酵原料とすることを記載していない。エ実施例の記載さらに,本件発明の実施例1~14では,いずれも粉末状大豆胚軸を発酵処理しており,大豆胚軸から抽出したイソフラボンなどの成分を原料として発酵させた例は存在しない。実施例4に関する段落【0052】では,粉末状大豆胚軸100gあたりの大豆イソフラボン類の合計(総イソフラボン)はわずか1942.0mg(約1.9g)であり,原料として使用した粉末状大豆胚軸中には,大豆イソフラボン類のみに止まらず,たんぱく質,脂質,灰分,食物繊維などが大量に含まれていることを表2,表3において明らかにしている。多様な成分を含むものを意味する。その結果,本件発明の大豆胚軸には,大豆胚軸から抽出操作を経て得られた大豆胚軸抽出物は含まれない。したがって,大豆胚軸発酵物とは,そのような大豆胚軸自体を発酵させた物と解釈され,大豆胚軸抽出物の発酵物は含まれない。出願経過を参照しても,本件発明の大豆胚軸は,大豆胚軸抽出物を含まず,大豆胚軸発酵物には大豆胚軸抽出物の発酵物を含まないことが理解できる。害要因が存在する,と述べている。親出願の審査過程で,特許庁から平成23年11月9日付で国際公開2005/000042号を引用文献1(丙3の2)とする拒絶理由が発せられた(丙3の3)のに対し,出願人は平成23年11月29日付意見書において,引用文献1にはダイゼイン類含有物質として,大豆胚軸以外にも,大豆イソフラボンなどが記載されているが,この発明において,大豆胚軸を選択することには阻害事由がある,と主張した(丙3の4)。このように主張すると同時に出願人は手続補正書で各請求項について,大豆胚軸を・・・発酵させて得られるものに限定した。以上のとおり,親出願において出願人は,ダイゼイン類含有物質として,大豆胚軸以外にも,大豆イソフラボンなどが存在するところ,大豆胚軸に含まれる成分には,微生物の生育や微生物を用いた発酵(ダイゼインのエクオールへの変換)を阻害する作用があることが知られているため,大豆胚軸を選択することには阻害理由があると主張している。出願人は,親出願において,大豆胚軸とは,大豆胚軸の抽出物(イソフラボン)などと異なり,発酵を阻害する成分が含まれる大豆胚軸それ自体であることを明らかにしている。本件発明は,親出願に係る発明と当初同一の明細書に関連する発明として記載されていたものであり,本件発明における用語大豆胚軸が,親出願における当該用語と異なる意味に用いられることはないはずであるから,親子関係にある本件特許においても,大豆胚軸とは,大豆胚軸の抽出物(イソフラボン)を含まないものである,と理解せざるを得ない。本件特許は,平成27年10月21日付で日本未病システム学会雑誌,2002年,Vol.8,No.2,pp.232-2を引用文献1(丙4の1)として拒絶理由通知(丙4の2)を受けた。これに対し原告は,平成27年12月16日意見書(丙4の3)において,引例1には,大豆胚軸の発酵物ではなく,その抽出物であってイソフラボンアグリコンを含むものに高脂血症に対する緩和作用等があることが記載されているに過ぎませんとしている。軸の発酵物自体ではなく,大豆胚軸発酵物から抽出した物を開示するものであると述べ,その上で,引例1とエクオール及びオルニチンを組み合わせるとすれば,抽出物と組み合わせになる筈であるところ,本件発明におけるように抽出前の大豆胚軸発酵物を敢えて選択することはない,と主張している。出願人は,抽出した物と抽出前の物は別異の物であり,本件発明の対象は抽出していない大豆胚軸そのものを用いた発酵物であることを自ら明らかにしている。ウ出願経過のまとめ以上の通り,本件特許等の出願経過を見れば,原告は本件発明の大豆胚軸は抽出操作前の大豆胚軸それ自体を意味するものと主張していた。したがって,本件特許登録後において,本件発明の対象に大豆胚軸の抽出物の発酵物を含むと解することはできず,仮にこれを含むと主張するのであれば,禁反言の原則により許されない。被告製品は,補助参加人が被告に供給するEQ-5を原材料とし,これにビール酵母,ラクトビオン酸含有乳糖発酵物などを配合したものをカプセルに封入したサプリメントである(甲3,3頁)。ここで,上記被告製品の原材料であるEQ-5は大豆胚軸から抽出過程を経て抽出された高い純度のイソフラボン(原料イソフラボン)を,さらに発酵させて得られたものである(丙5:報告書)。この原料イソフラボンは,その90%以上がダイジンなどの大豆イソフラボンであるから,これが大豆胚軸の抽出物であることは明らかである(丙5別紙1分析試験成績書)。)についても丙5別紙5に示すとおりで,本件特許の大豆胚軸発酵物(本件特許公報10頁段落番号【0054】【表3】発酵後)とは大きく異なっている。したがって,EQ-5は大豆胚軸発酵物ではなく大豆胚軸抽出物の発酵物である。このように,被告製品は,原材料として大豆胚軸抽出物の発酵物であるEQ-5を含有するが,大豆胚軸発酵物を含有せず,その余の原材料も大豆由来の原材料ではないから,被告製品は本件発明の技術的範囲に含まれない。丙6(特公平7-61241号公報)には,健康食品やその他の各種分野の食品などの製造に利用できる,大豆胚軸を発酵生産物,すなわち大豆胚軸発酵物の発明が記載されている。丙7(食品と開発Vol.40No.11,p62)は,オルニチンがいわゆるサプリメントに添加される成分として周知であることを記載している。左欄10~20行の記載及び丙9(栄養評価と治療Vol.22no.2p47(151))47(151)頁右欄IIの記載によれば,本件特許の出願時においてエクオールはそもそもヒトの体内で産生され得る複数の有用な生理作用を有する物質であり,かつヒトがそれ自体を摂取することは有効であると当業者に認識されていたことからして,エクオールは食品等に添加される成分として周知のものであったことは明らかである。このことは,本件明細書の記載からして本件特許権者も認めている。本件発明1と丙6記載の発明を対比すると,両者は大豆胚軸発酵物である点で一致する。他方,本件発明1は,オルニチン及びエクオールを含有するが,丙6には,オルニチン及びエクオールを含有する点について記載がない点で相違する。ウ相違点について本件特許の出願日において,食品,さらにサプリメントや健康食品の分野にあって,それら食品等を多機能化し,あるいはその機能を高度化し,さらに商品の付加価値を高めるため,複数の生理活性物質を構成成分として含有させて食品等とすることは,通常行われていた食品開発の手法であり,技術常識である。この技術常識の下,健康食品やその他の各種分野の食品などの製造に利用できる,丙6に記載の大豆胚軸発酵物を多機能化し,あるいはその機能を高度化し,さらに商品の付加価値を高めるため,これに,生理活性物質として有用性が周知のオルニチン及びエクオールを添加することは,当業者が極めて容易に想到可能な事項である。本件明細書には,このような組み合わせにより予想外の結果が得られたとする記載はない。したがって,本件発明1は,丙6及び丙7~9,さらに技術常識から当業者が容易に発明することができた発明であり,進歩性を有しない。エ本件発明3について丙6に記載の大豆胚軸発酵物は,健康食品やその他の各種分野の食品などの製造に利用できるものであるから,これを配合し,食品とすること,さらにその機能に着目して,特定保健用食品,栄養補助食品,機能性食品,病者用食品,化粧品,又は医薬品とすることは,当業者が容易に想到できる事項である。したがって,本件発明3も,丙6及び丙7~9,さらに技術常識から当業者が容易に発明することができた発明であり,進歩性を有しない。〔原告の主張〕ア補助参加人による本件各発明の要旨の主張は誤っていることまず,補助参加人が前提とする本件各発明の要旨の認定には誤りがある。本件発明1は,オルニチン及びエクオールを含有する大豆胚軸発酵物の発明であり,本件発明3は,請求項1...に記載の大豆胚軸発酵物を配合した食品等の発明である。オルニチン及びエクオールを含有していることにはならない。本件明細書においても,「上記の条件で発酵処理されて得られる大豆胚軸発酵物には,エクオールが生成されて蓄積されており,エクオールの有用生理作用を発現することができる。後にオルニチン及びエクオールを加えることに関する記載が一切なく,含有とは,大豆胚軸発酵物が生成された時点で,その成分としてオルニチン及びエクオールが含まれることを意味していることは明らかである。易想到でないこと本件各発明は,発酵工程により得られるエクオールとオルニチンという2つの有用成分を同時に含有する大豆胚軸発酵物であることを特徴とするものである。一方で,丙6には,有用成分である大豆サポニンを多く含む大豆胚軸を,大豆サポニンを高濃度に残留させつつ大豆胚軸特有の苦味や渋味を除去して食用に適するようにするために,納豆菌,麹菌又はテンペ菌で発酵させて得られる大豆胚軸の発酵生産物が記載されている(第8カラム〔発明の効果〕)。オルニチン及びエクオールについては何らの記載もなく,発酵生産物中にそれらが存在していることや,それらが人間にとって有用な成分であることを示唆する記述もない。オルニチン及びエクオールがそれぞれ生理活性を有することが知られていたとしても,オルニチン及びエクオールを含有させることができる物質は無数に存在し,かつ,生理活性を有する物質は他にも無数にある(補助参加人が挙げる丙7から丙9において,特にオルニチン及びエクオールと大豆胚軸の発酵生産物との組み合わせを示唆する記載もない。その中で,大豆胚軸特有の苦味や渋味を除去するために大豆胚軸を納豆菌,麹菌又はテンペ菌で発酵させるという特定の処理を経た大豆胚軸の発酵生産物と,オルニチン及びエクオールという組み合わせのみを選択し,敢えて大豆胚軸の発酵生産物にオルニチン及びエクオールを含有させる動機付けはない。仮に,当業者が,大豆胚軸の発酵生産物,オルニチン及びエクオールの3つを組み合わせることに想到したとしても,発酵生産物である大豆胚軸発酵物の中にオルニチン及びエクオールを含有させるという本件各発明の着想に至ることはない。載はないのであるから,当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在したということは到底できない。第5030790号(丙10)の請求項6は,本件発明と同一発明であり,本件特許は,分割出願要件違反(特許法44条)か,特許第5030790号(丙10)との先願主義違反(特許法39条)であって,無効である。請求項1は,いわゆるプロダクトバイプロセスクレーム(PBPクレーム)と解されるが,あくまで物の発明と解すると,エクオールを含有する大豆胚軸発酵物であり,これに請求項6の事項を加えれば,オルニチン及びエクオールを含有する大豆胚軸発酵物となり,本件特許の請求項1とまさに一致する。〔原告の主張〕まず,特許法44条に違反して出願がなされたことは特許の無効理由とはならない(特許法123条1項)。あって,オルニチンを含むものである。後者は,ダイゼイン配糖体,ダイゼイン,及びジヒドロダイゼインよりなる群から選択される少なくとも1種のダイゼイン類を資化してエクオールを産生する能力を有するラクトコッカス・ガルビエで,発酵させて得られるという要件を含むものであり,また,生成される発酵物にはラクトコッカス・ガルビエが含まれることになるから,本件発明1とは構成が異なり,本件発明1と親出願の請求項6に係る発明は同一でない。豆胚軸を発酵させて得られた物,と理解される。本件発明1は,物の発明であるにもかかわらず,その物がその物の製造方法により記載されている。本件発明につき,出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか,又はおよそ実際的でないという事情が存在するとの立証がされていない。したがって,本件特許には明確性要件違反(特許法36条6項2号違反)の無効理由がある。この点,原告も自ら,本件発明1は方法の発明であると主張している。発酵物は,単に発酵したという状態を示すことにより,構造又は特性を特定している文言にすぎない。発酵物の発明が特許査定を受けている例も複数存在する(甲11~13)。含むと表示しており(甲3,3頁下部),発酵物は,物の構造又は特性を特定する用語として概念が定着しているものである。着しているものである。甲14)したという特性を有する物として明確であり,特許請求の範囲等の記載を読む第三者が構造若しくは特性を理解できない,又はどの範囲の物が権利の対象となるのかが不明確になるという事情はない。補助参加人が指摘する原告の主張は,原告が本件各発明の特徴を説明したものであり,それを以て特許請求の範囲が製造方法を含むことになるものではない。したがって,補助参加人主張の無効理由は失当である。丙11(国際公開第2005/000042号公報)の11~12頁には,大豆イソフラボンなどのダイゼイン類含有物質をGAM培地,BHIブロス培地などに添加し,ラクトコッカス20-92株を培養することで,エクオールが得られることを記載している。ここで,本件明細書の段落0007に大豆胚軸部分には,大豆加工食品として利用されている子葉部分に比べて,イソフラボンやサポニン等の有用成分が高い割合で含まれていることが知られており,と述べられているように,丙11に開示の大豆イソフラボンなどのダイゼイン類含有物質は大豆胚軸から抽出されたもの,すなわち大豆胚軸抽出物である。丙11は,大豆胚軸抽出物を開示する(9頁11~23行)。具体的には,丙11は,ダイゼイン類を含有する物質(ダイゼイン類含有物質)の代表例として,大豆イソフラボン,例えばフジッコ社製「フジフラボンP10」を挙げ,ダイゼイン類を含有する物質の他の具体例として,大豆胚軸抽出物などを例示している。したがって,丙11には,大豆胚軸抽出物をGAM培地に添加し,ラクトコッカス20-92株を培養することで,エクオールを得る発明が開示されている。本件発明の大豆胚軸が大豆胚軸の抽出物を含むと理解するのであれば,丙11には,エクオールを含有する大豆胚軸発酵物が記載されており,丙11記載の発明と本件発明1とは,エクオールを含有する大豆胚軸発酵物である点で一致する。他方,丙11にはオルニチンを含有することの記載がなく,本件発明にあってはオルニチンを含有するとしている点で相違する。ウ相違点について(ア)丙7にあるように,オルニチンが生理活性物質として有用であり,サプリメントや食品に添加して用いられる用途は周知である。前記のとおり,本件特許の出願日において,複数の生理活性物質を構成成分として含有させて食品等とすることは,通常行われていた食品開発の手法であり,このような開発手法は技術常識である。したがって,丙11記載のエクオールを含有する大豆胚軸発酵物にオルニチンを組み合わせることは当業者が容易に想到可能な事項である。本件明細書にあって,オルニチンと,エクオールとの組み合わせにより相加的な効果を越えて相乗的な効果が得られたとする記載はない。よって,本件発明1は進歩性を有さない。(イ)丙12及び13に示すように,オルニチンは,GAM培地に含まれる成分である。一の発明が記載されていることとなる。よって,本件発明1は新規性を有さない。様は,当業者が容易に想到可能な発明である。したがって,本件発明1は進歩性を有さない。(ウ)丙13にあるように,GAM培地にはオルニチンだけでなく,アルギニンも含まれる。丙11記載のラクトコッカス20-92株は,本件明細書において用いられている株と全く同一の株である。本件明細書において,ラクトコッカス20-92がアルギニンをオルニチンに変換する能力を有する,と記載されている以上,丙11記載のラクトコッカス20-92株も当然にアルギニンをオルニチンに変換する能力を有する。したがって,丙11は,GAM培地に由来するアルギニンがラクトコッカス20-92株によりオルニチンへと変換されることを開示するか又は示唆している。よって,本件発明1は,新規性を有さないか又は進歩性を有さない。(エ)小括よって,本件発明の大豆胚軸発酵物における大豆胚軸が大豆胚軸の抽出物を含むと理解するのであれば,本件発明1は新規性欠如または進歩性欠如の,無効理由を有する。丙11又は丙11と丙12~丙13のいずれかとの組合せが構成3-Aを開示又は示唆していることは上述したとおりである。よって,本件発明3の構成は,新規性を有さないか又は進歩性を有しない。物がオルニチンを含有することはならず,本件各発明はオルニチンが発酵物の生成後に添加された形態を含むものでない。次に,丙11には,エクオール含有組成物にオルニチンを含有させることに関する記載は存在せず,当該組成物中におけるオルニチンの存在やそれが人間にとって有用であることを示唆する記述もない。述べたとおり,オルニチンが生理活性を有することが知られていたとしても,オルニチンと組み合わせることができる物質は無数に存在し,かつ,生理活性を有する物質は他にも無数にある(補助参加人が挙げる丙7において,特にオルニチンとエクオール含有組成物との組み合わせを示唆する記載もない。その中で,ダイゼイン類含有物質をラクトコッカス20-92株で発酵させるという特定の処理を経て得られるエクオール含有組成物とオルニチンという組み合わせのみを選択し,敢えて,当該特定の組成物にオルニチンを含有させる動機付けはない。仮に,当業者が,当該組成物とオルニチンを組み合わせることに想到したとしても,発酵生産物である大豆胚軸発酵物の中にオルニチン及びエクオール含有させるという本件各発明の着想に至ることはない。したがって,丙11の組成物にオルニチンを含有させることが,当業者に容易に想到できるとはいえない。成物に含まれることを理解できなかったこと(ア)新規性について丙11には,補助参加人が主張しているとおり,エクオール含有組成物を生成するにあたり,培地としてGAM培地が使用できることが記載されており,丙13には,補助参加人が具体的なGAM培地の商品として挙げる丙12のGAMブイヨンを分析すると遊離オルニチンが検出されるとの分析試験結果が記載されている。丙11にはオルニチンに関する記載は全くなく,培地に由来するオルニチンを含むエクオール含有組成物が丙11に記載されているとはいえない。丙12にはGAMブイヨンにおけるオルニチンの含有に関する記載はなく,本件特許の優先日後に作成された丙13によっても,GAMブイヨンに含まれる遊離オルニチンの量は微量である(丙13によれば,GAMブイヨンのオルニチンの含有量は118mg/100gであるが,これは被告製品のオルニチン含有量24.29mg/1.32g(100gあたりに換算すると,1840.15mg)と比べても著しく低い。実験用の培地にすぎず(丙13),オルニチン量の規格も存在しないことから,一定量のオルニチンが安定して含まれているという保証もない。オルニチンは発酵により分解されることがある(甲16,17)。本件特許の優先日前に公表された甲16には,硝酸還元菌及び乳酸菌にオルニチン脱炭酸能が認められることが記載され(70~71頁),硝酸還元菌及び乳酸菌により,プトレシン等が生成されることが記載されている(74頁)。本件特許の優先日前に公表された甲17には,ポリアミンの1つであるプトレシンがオルニチンの脱炭酸反応から生成されることが記載され(47頁左欄),さらにプトレシンから先のポリアミンの生合成経路も記載されている(47頁図3)。丙7でも,オルニチンの生理活性の1つとして,代謝の過程でポリアミンへと変換されることが挙げられている(62頁右欄4の部分,同欄3.の部分)。このように,本件特許の優先日当時,オルニチンは,乳酸菌(なお,丙11に開示されている菌も,乳酸菌である。)等のオルニチン脱炭酸能により別の物質へと転換されうることが知られていた。地を選択した場合に当該GAM培地に含まれうるオルニチンは,分解されて,エクオール含有組成物中には残存していない可能性があることを理解する。上述したようにGAM培地中の遊離オルニチン量は極微量であり,それが仮にそのまま残存していたとしても,培地に加える原料の量なども考慮すると,不可避含有物(不可避的に含有される不純物)程度の量しかないと当業者は理解する。実際に,丙11の実施例2では,ラクトコッカス20-92株をGAM培地に懸濁させた液1mlを調製し,該液を豆乳100gに加えて培養している。丙12によれば,GAMブイヨン1lは栄養成分にして59g分に相当し,丙13によれば,当該栄養成分に含まれる遊離オルニチンの量は118mg/100g,これを59g分(GAM培地1l相当)に換算すると,69.62mg(118mg/100g×59g)となる。GAMブイヨン1l中に含まれる遊離オルニチン量が69.62mg,GAMブイヨン1ml中では0.06962mg(69.62mg÷1000ml)である。次に,丙13によれば,GAMブイヨンの栄養成分59gに含まれるアルギニン(なお,分析試験項目のアルギニンには遊離アルギニンも内数として含むものと理解される。)の量は2.56%,重量に換算すると1.5104g(59g×2.56%)であるから,GAMブイヨン1l中に含まれるアルギニン量が1.5104g,1ml中では1.5104mg(1.5104g÷1000ml)である。アルギニンとオルニチンの分子量の比は174.2:132.16であるから,補助参加人の主張するアルギニンからオルニチンへの変換が全てのアルギニンについて起こったと仮定すると,アルギニン1.5104mgからオルニチン約1.15mg(1.5104mg×132.16/174.2)が生成される。これと上記の遊離オルニチンが全て残存していると仮定して,その数値を合計しても,GAMブイヨン1g(1ml=1gとして計算する。)と豆乳100gから成る豆乳培養物101g中,オルニチンの含有量は約1.22mg,豆乳培養物1g中ではわずか約0.0122mg(1.22mg÷101g)と,極微量(不可避含有物程度の量)にしかならない。すると,丙12の記載を参酌しても,当業者が丙11のエクオール含有組成物中に培地由来のオルニチンが含まれると理解することができず,丙11に,本件発明1の技術的思想を実施しうる程度にその内容が開示されているとはいえない。録があったとき,2丙11に係る発明の内容を記載した書面を提示されて特許法65条1項の警告を受けたとき,又は3特許法50条1項に定める拒絶理由通知書に対する意見書を作成するために必要があるときに限られていた(特許法施行規則27条の3)。本件特許の優先日(平成17年12月6日及び平成18年10月11日)時点では丙11に係る出願(及びその対応出願)に対して特許の設定登録がされていなかったのであるから(設定登録は平成18年10月13日である。),当業者は,本件特許の優先日当時,寄託されているラクトコッカス20-92株の分譲を受けることはできなかった(なお,当業者として,上記2又は3のような特殊な状況にある者が想定されるものではない。当業者は,丙11に記載されているラクトコッカス20-92株を使用して追試を実施し,丙11のエクオール含有組成物にオルニチンが含まれるか否かを自ら確認することも不可能であった。したがって,オルニチンを含むエクオール含有組成物は,頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明ではない。(イ)進歩性について上記(ア)において述べたとおり,当業者が仮に丙11においてGAM培地の使用を選択したとしても,GAM培地を使用して生成された丙11のエクオール含有組成物に培地に由来するオルニチンが含まれていることを理解することはできないのであるから,当業者は,丙11に記載されたエクオール含有組成物をGAM培地を使用して生成することにより,培地に由来するオルニチンを含有する当該組成物を得ることを容易に想到することができたとはいえない。ウ本件特許の優先日当時,当業者はアルギニンが変換されたオルニチンが丙11の組成物に含まれることを理解できなかったこと(ア)新規性について丙11には,補助参加人が主張しているとおり,エクオール含有組成物を生成するにあたり,培地としてGAM培地が使用できることが記載されており,丙13には,丙12のGAMブイヨンを分析するとアルギニンが検出されるとの分析試験結果が記載されている。丙11にはアルギニンがラクトコッカス20-92株によりオルニチンに変換されるとの記載は全くなく,アルギニンが変換されたオルニチンを含むエクオール含有組成物が丙11に記載されているとはいえない。補助参加人は,本件明細書の記載を参照して,丙11には,GAM培地に含まれるアルギニンがオルニチンに変換されることが開示されている,と主張するが,本件明細書は,いうまでもなく本件特許の優先日後に頒布され,又はその内容が電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったものである。本件特許の優先日当時,当業者は本件明細書に接することができなかったのであるから,本件明細書の記載を参酌して,丙11にアルギニンがラクトコッカス20-92株によりオルニチンに変換されることが開示されていたということはできない。(イ)進歩性について上記(ア)において述べたとおり,当業者が仮に丙11においてGAM培地の使用を選択したとしても,GAM培地を使用して生成された丙11のエクオール含有組成物にアルギニンが変換されたオルニチンが含まれていることを理解することはできないのであるから,当業者は,丙11に記載されたエクオール含有組成物をGAM培地を使用して生成することにより,培地に含まれるアルギニンが変換されたオルニチンを含有する当該組成物を得ることを容易に想到することができたとはいえない。以上より,本件発明1の新規性及び進歩性は否定されず,それに従属する本件発明3の新規性及び進歩性も否定されない。丙14の1(WO99/07392号)の34頁以下の実施例6には,大豆イソフラボンの水溶液にストレプトコッカスA6G-225をGAM培地に懸濁させた液を加え培養してエクオールを製造することが記載されている。論じたように,本件明細書の段落0007に大豆胚軸部分には,大豆加工食品として利用されている子葉部分に比べて,イソフラボンやサポニン等の有用成分が高い割合で含まれていることが知られており,と述べられているように,丙14の1に開示の大豆イソフラボンの水溶液である水溶性大豆イソフラボン素材(フジッコ社製フジフラボンP10)は,大豆胚芽抽出物(丙14の2)であり,大豆胚軸から抽出されたもの,すなわち大豆胚軸抽出物である。したがって,丙14の1には,大豆胚軸抽出物をGAM培地に添加し,ストレプトコッカスA6G-225を培養することで,エクオールを得る発明が開示されている。本件発明の大豆胚軸が大豆胚軸の抽出物を含むと理解するのであれば,丙14の1には,エクオールを含有する大豆胚軸発酵物が記載されており,丙14の1記載の発明と本件発明1とは,エクオールを含有する大豆胚軸発酵物である点で一致する。他方,丙14の1にはオルニチンを含有することの記載がなく,本件発明にあってはオルニチンを含有するとしている点で相違する。ウ相違点について補助参加人主張の無効理由4記載のとおり,丙14の1記載のエクオールを含有する大豆胚軸発酵物にオルニチンを組み合わせることは当業者が容易に想到可能な事項であるから,本件発明1は進歩性を有さない。丙12及び丙13で示すように,オルニチンは,GAM培地に含まれる成分であるため,丙14の1に記載の,培地をGAM培地として得られたエクオールを含有する大豆胚軸発酵物はオルニチンを含むものとなり,本件発明1と同一の発明が記載されていることとなるから,本件発明1は新規性を有さない。エ小括よって,本件発明の大豆胚軸発酵物における大豆胚軸が大豆胚軸の抽出物を含むと理解するのであれば,本件発明1は新規性欠如または進歩性欠如の,無効理由を有する。オ本件発明3について丙14の1の39頁の請求項9及び請求項11の開示事項は,構成3-Bの食品又は医薬品に相当する。丙14の1又は丙14の1と丙7,丙12又は丙13のいずれかとの組合せが構成3-Aを開示又は示唆していることは上述したとおりである。よって,本件発明3の構成は,新規性を有さないか又は進歩性を有さない。〔原告の主張〕ア丙14の1の組成物にオルニチンを含有させることは容易想到でないことまず,生成された発酵物に事後的にオルニチンを添加しても,当該発酵物がオルニチンを含有することはならず,本件各発明はオルニチンが発酵物の生成後に添加された形態を含むものでないことは,補助参加人主張の無効理由4について述べたとおりである。次に,丙14の1には,エクオール含有組成物にオルニチンを含有させることに関する記載は存在せず,当該組成物中におけるオルニチンの存在やそれが人間にとって有用であることを示唆する記述もない。数にありうる物質と有用成分との組み合わせの中から,水溶性大豆イソフラボン素材をストレプトコッカスA6G-225で発酵させるという特定の処理を経て得られるエクオール含有組成物とオルニチンという組み合わせのみを選択し,敢えて当該特定の組成物にオルニチンを含有させる動機付けはない。仮に,当業者が,当該組成物とオルニチンを組み合わせることに想到したとしても,発酵生産物である大豆胚軸発酵物の中にオルニチン及びエクオールを含有させるという本件各発明の着想に至ることはない。したがって,丙14の1の組成物にオルニチンを含有させることが,当業者に容易に想到できるとはいえない。イ本件特許の優先日当時,当業者は培地由来のオルニチンが丙14の1の組成物に含まれることを理解できなかったこと丙14の1には,補助参加人が主張しているとおり,エクオール含有組成物を生成するにあたり,培地としてGAM培地を使用することが記載されており,丙13には,丙12のGAMブイヨンを分析すると遊離オルニチンが検出されるとの分析試験結果が記載されている。丙14の1にはオルニチンに関する記載は全くなく,培地に由来するオルニチンを含むエクオール含有組成物が丙14の1に記載されているとはいえない。述べたとおり,丙12にはGAMブイヨンにおけるオルニチンの含有に関する記載はなく,本件特許の優先日後に作成された丙13によっても,GAMブイヨンに含まれる遊離オルニチンの量は微量であるうえ,GAMブイヨンは実験用の培地にすぎず,GAMブイヨンにおけるオルニチン量の規格も存在しないことから,一定量のオルニチンが安定して含まれているという保証もない。本件特許の優先日当時,オルニチンは乳酸菌等の微生物により分解されることがあることが知られていた(甲16,17,丙7)ため,当業者は,丙14の1において使用されるGAM培地に含まれうるオルニチンは,分解されて,エクオール含有組成物中には残存していない可能性があることを理解する。可避含有物程度の量しかないと当業者は理解する。すると,丙12の記載を参酌しても,当業者が丙14の1のエクオール含有組成物中に培地由来のオルニチンが含まれると理解することができず,丙14の1に,本件発明1の技術的思想を実施しうる程度にその内容が開示されているとはいえない。したがって,オルニチンを含むエクオール含有組成物は頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明ではない。以上より,本件発明1の新規性及び進歩性は否定されず,それに従属する本件発明3の新規性及び進歩性も否定されない。(6)丙15に基づく新規性ないし進歩性欠如(補助参加人主張の無効理由6)について〔補助参加人の主張〕ア親出願及び本件特許に係る出願は,基礎出願2件に記載されていない事項を含むこと親出願は,基礎出願2件に記載されていない事項を含む。具体的には,例えば,親出願の再公表公報WO2007/066655(丙3の1)の段落番号【0010】の第2文,【発明の効果】の【0012】~【0013】,【図面の簡単な説明】の【図2】~【図4】,及び【図面】の【図2】~【図4】は,基礎出願のいずれにおいても記載されていない。これらの記載は,第3世代分割出願にかかる本件特許の明細書にも受け継がれ,同じ段落番号,同じ図番で記載されている。親出願(丙3の1)及び本件特許の明細書の段落番号【0010】の第2文,【発明の効果】の【0012】~【0013】は,本件発明の目的・効果に関する事項である。願,及び本件特許の明細書が含んでおり,かつ該事項は基礎出願の補正によっては含めることができない事項であるため,親出願及びその第3世代分割出願である本件特許は,基礎出願の国内優先権を主張する効果が認められない。したがって,本件特許の請求項にかかる発明の新規性又は進歩性の判断基準日は,親出願の出願日(国際出願日:2006(平成18)年12月5日)である。丙15(JournalofBioscienceandBioengineering,Vol.102,No.3,p.247-250,2006)(公開日:2006年9月)には,蒸留水1リットルあたりGAMブロス59g及びダイゼイン(最終濃度:200μM)を含むエクオールアッセイ培地に,1%L-アルギニンを含むGAMブロス及びエクオール産生菌であるdo03を加え,培養してエクオールを製造することが記載されている。本件明細書の段落0019に「大豆胚軸とは,(中略)ダイゼイン配糖体やダイゼイン等のダイゼイン類が多く含まれていることが知られている。」と記載されているとおり,丙15に開示のダイゼインは大豆胚軸から得られたもの,すなわち大豆胚軸抽出物である。したがって,丙15には,大豆胚軸抽出物を1%L-アルギニンを含むGAM培地に添加し,エクオール産生菌であるdo03と共に培養することで,エクオールを得る発明が開示されている。本件発明の大豆胚軸が大豆胚軸の抽出物を含むと理解するのであれば,丙15には,エクオールを含有する大豆胚軸発酵物が記載されており,丙15に記載の発明と本件発明1とは,エクオールを含有する大豆胚軸発酵物である点で一致する。他方,丙15にはオルニチンを含有することの明示がなく,本件発明にあってはオルニチンを含有するとしている点で相違する。エ相違点について(ア)丙12及び13にあるように,オルニチンは,GAM培地に含まれる成分である。したがって,丙15に記載の,培地をGAM培地として得られたエクオールを含有する大豆胚軸発酵物はオルニチンを含むものとなり,本件発明1と同一の発明が記載されていることとなる。よって,本件発明1は新規性を有さない。(イ)丙15には,株do03が成長のためにアルギニンを用いていること,成長のために,アルギニンジヒドロラーゼ経路を用いて,エネルギーを得るからである(19)こと,アルギニンの菌代謝により,NH3が産生されることを開示し,成長のために,アルギニンジヒドロラーゼ経路を用いて,エネルギーを得るからであることに関して,文献19を引用している。ここで,文献19(丙18:Sperry,J.F.andWilkins,T.D.,J.Bacteriol.,127,780-784(1976))は,アルギニンジヒドロラーゼ経路について開示しており,アルギニンからシトルリン,またシトルリンからオルニチンが産生される経路を開示する(FIG.2.)。アルギニンジヒドロラーゼ経路は,本件特許の出願当時,周知事項であり,各種の文献(例えば,丙19の1ないし3)などで確認できる事項である。上記FIG.2.において,アルギニンジヒドロラーゼ経路を用いて,エネルギーを得る点に関して,(III)で表される化学式で,ADPからATPへの変換が開示され,且つNH3産生が開示される。ATPが産生されると,該ATPからADPへ変換される際にエネルギーを得ることができる。したがって,丙15におけるエネルギーを得ること及びNH3,が産生されることから,(III)で表される化学式の反応が進んでいることが示唆される。丙15は,丙18を参照することにより,オルニチンが産生されていることを示唆している。したがって,丙15は,エクオールを含有する大豆胚軸発酵物がオルニチンを含むことを実質的に開示し,本件発明1と同一の発明が記載されていることとなる。よって,本件発明1は新規性を有さない。丙15と丙18とを組み合わせることにより,当業者は,丙15で得られたエクオールを含有する大豆胚軸発酵物がオルニチンを含むものと当然に解釈するため,本件発明1は,丙15と丙18との組合せにより,進歩性を有さない。(ウ)丙7にあるように,オルニチンが生理活性物質として有用であり,サプリメントや食品に添加して用いられる用途は周知である。有させて食品等とすることは,通常行われていた食品開発の手法であり,このような開発手法は技術常識である。したがって,丙15記載のエクオールを含有する大豆胚軸発酵物にオルニチンを組み合わせることは当業者が容易に想到可能な事項である。本件明細書にあって,オルニチンと,エクオールとの組み合わせにより相加的な効果を越えて相乗的な効果が得られたとする記載はない。よって,本件発明1は進歩性を有さない。無効理由1で上述したとおり,エクオールを食品として用いることは周知である(丙8,9)。丙15,ないしは丙15と丙7,丙12,丙13又は丙18のいずれかとの組合せが構成3-Aを開示又は示唆していることは上述したとおりである。よって,本件発明3の構成は,新規性を有さないか又は進歩性を有さない。国内優先権主張を伴う特許出願に係る発明のうち,出願をした者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であって先にされたものの願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された発明については,新規性及び進歩性の判断等を当該先にされた出願の日を基準に行うというものである(特許法41条1項及び2項)。張の効果が認められるかどうかの判断は,原則として請求項ごとに行われ,出願単位で行われるのではない(甲19)。記載され(段落【0009】,【0010】,【0011】等),アルギニンを含む発酵原料を発酵させることにより,大豆胚軸発酵物にオルニチンを含有させることができることも記載され(段落【0019】,【0029】等),それに関する実施例及びデータも記載されている(段落【0040】~【0047】)。食品,特定保健用食品,栄養補助食品,機能性食品,病者用食品,化粧品又は医薬品として使用できることも記載されている(段落【0030】~【0037】)。以上より,本件特許の請求項1及び3に係る優先日は平成17年12月6日であって,これが親出願の出願日に繰り下げられることはない。したがって,補助参加人主張の無効理由6は本件特許の優先日以後に公表された文献に基づくものとなるから,補助参加人主張の無効理由6は成り立たない。原告は,本件発明1の大豆胚軸発酵物の解釈として,本件発明1におけるオルニチンとエクオールは,て,大豆胚軸にアルギニンを添加しこれを,ダイゼイン類を資化してエクオールを産生する能力とアルギニンをオルニチンに変換する能力とを併せ持つ微生物により,発酵させて発酵物中に同時に得たものである,と主張するものである。ここで,上記の微生物を用いることを本件発明1の構成要件とするならば,エクオールを産生する能力とアルギニンをオルニチンに変換する能力とを併せ持つものとして,本件明細書は,ラクトコッカス・ガルビエ20-92(FERMBP-10036号)を開示するのみ(段落【0022】,段落【0048】,段落【0051】)である。いかなる微生物がエクオールを産生する能力とアルギニンをオルニチンに変換する能力とを併せ持つものであるのかは,技術常識からは明らかではない。したがって,上記の微生物として,本件明細書が開示するラクトコッカス・ガルビエ20-92(FERMBP-10036号)以外,いかなる微生物を用いることができるのかを当業者は理解できず,その結果,本件明細書は,ラクトコッカス・ガルビエ20-92(FERMBP-10036号)以外の微生物を用いた場合については,本件発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載していない。よって,実施可能要件(特許法36条4項1号)を満たさない無効理由を有する。いかなる微生物がエクオールを産生する能力とアルギニンをオルニチンに変換する能力とを併せ持つものであるのかは,技術常識からは明らかではないから,微生物としてラクトコッカス・ガルビエ20-92(FERMBP-10036号)以外の微生物を用いた範囲は,本件明細書には記載されていない。したがって,本件発明1は,発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものである。よって,サポート要件(特許法36条6項1号)を満たさない無効理由を有する。本件明細書には,本件発明1に係る大豆胚軸発酵物の製造方法が記載されており(段落【0017】以下,【0048】,【0051】),これに従えば,当業者は本件発明1に係る大豆胚軸発酵物を製造することが可能であり,かつ適宜の方法により本件発明3に係る食品,特定保健用食品,栄養補助食品,機能性食品,病者用食品,化粧品又は医薬品として調製することも可能である(段落【0037】,【0058】,【0060】,【0063】)。エクオールを産生する能力及びアルギニンをオルニチンに変換する能力を有する微生物の特定のためには,適宜の方法によりスクリーニングを行えばよいことは,当業者にとって自明である。本件明細書には,本件各発明に係る大豆胚軸発酵物が食品,医薬品,化粧品等の分野で有用であることが記載されており(段落【0013】等),当業者は,その記載に基づき,大豆胚軸発酵物を使用することが可能である。したがって,本件明細書は,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものである(特許法36条4項1号)といえる。豆胚軸に多く含まれるダイゼイン類から発酵物中に高含量のエクオールを得ること(段落【0013】),発酵物中にもう1つの有用成分であるオルニチンをも含有させること(段落【0038】)により解決し,さらに当該発酵物ではアレルゲンが低減されること(段落【0014】)も明らかにされている(なお,上記のとおり,適宜の方法によりスクリーニングを行うことで,エクオールを産生する能力及びアルギニンをオルニチンに変換する能力を有する微生物の特定できることは,当業者にとって自明である。本件明細書に接した当業者は,請求項1に記載されたオルニチン及びエクオールを含有する大豆胚軸発酵物という発明により,上記の課題を解決することを認識することは明らかであるから,本件特許に係る請求項1の記載は,特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものである(特許法36条6項1号)といえる。製造に用いる具体的な微生物としてラクトコッカス・ガルビエ20-92以外の微生物が開示されていないことを指摘しているが,本件発明1は物の構造及び特性が新規かつ進歩性を有することから特許が与えられているものであり,製造方法に関する要件を含むものでもなく,本件明細書に記載した方法により当該物が製造及び使用できることが記載されている以上,実施可能要件及びサポート要件に欠けるところはない。原告は,大豆胚軸発酵物の発酵原料について,大豆胚軸の抽出物が除かれるという趣旨の主張を行ったのではないと主張し,大豆胚軸発酵物の発酵原料として大豆胚軸の抽出物を含む,と主張する。上記の原告の主張は,本件特許に係る分割出願の要件である分割出願の明細書等に記載された事項が,原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であることに違反している。本件特許の原出願である特願2007-549133号の審査段階における意見書(丙3の4)を見ると,発酵原料として大豆胚軸を選択することには阻害要因が存在しますと述べている。本件特許の原出願である特願2007-549133号(丙3の1)は,大豆胚軸抽出物を発酵原料とすることが一切,開示されていない。大豆胚軸抽出物を発酵原料とすることの欠点が開示されており,大豆胚軸を用いていることが開示されている。本件特許の審査段階の拒絶理由通知書(起案日:平成27年5月25日)(丙20の1)においても指摘されている通り,親出願(原出願)には,大豆胚軸以外は開示されていない。受けて,平成27年2月16日付手続補正書(丙20の2)に記載した特許請求の範囲を,平成27年6月18日付手続補正書(丙20の3)に記載した特許請求の範囲に補正した。具体的には,請求項1及び5について,オルニチン及びエクオールを含有する組成物をオルニチン及びエクオールを含有する大豆胚軸発酵物と補正した。指摘を受けて,大豆胚軸を発酵原料とすることに減縮したことにほかならない。以上から,原告が主張する大豆胚軸発酵物の発酵原料には大豆胚軸の抽出物が含まれるという事項は,本件特許の原出願である特願2007-549133号(丙3の1)には開示されておらず,原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内ではない。したがって,原告の上記主張に基づくならば,本件特許に係る出願(第3世代の分割出願)は,分割出願の要件を満たさないため,実際の出願日である2014(平成26)年4月15日を判断基準日として,新規性・進歩性が判断される。その結果,本件発明は,親出願の国際公開公報,WO2007/066655(丙3の1)により,新規性欠如又は進歩性欠如となる無効理由を有する。〔原告の主張〕まず,分割出願の要件を満たすか否かは,特許法44条1項及び2項並びに審査基準にも記載されているとおり,分割出願とその(分割前の)原出願との間で判断されるべきものである。本件特許に係る出願の原出願は特願2012-149675であり,親出願(特願2007-549133)との関係で要件の充足性を論ずる補助参加人の主張は不適切である。その点を措くとしても,当該意見書(丙3の4)における原告の主張が大豆胚軸の発酵原料から大豆胚軸抽出物を除外する趣旨のものでないことは,既に述べたとおりであり,親出願又は原出願の明細書に抽出の処理・工程を施した大豆胚軸を発酵原料とする場合が記載されていないことにはならない。したがって,補助参加人主張の無効理由8は失当である。胚芽を発酵させて得られ,かつイソフラボンを含有している大豆胚芽発酵食品の発明が記載されている。乙1では,大豆胚芽と大豆胚軸は同義であるとしている。丙7(食品と開発Vol.40No.11,p62)には,オルニチンがいわゆるサプリメントに添加される成分として周知であることが記載されている。対する改善効果を有するのが大豆イソフラボンではなく,大豆イソフラボンの活性代謝物であるエクオールであること,及びイソフラボンの一種であるダイゼインを,ラクトコッカス属に属する乳酸菌で発酵させて,イソフラボンの一種であるエクオールを生成できることが記載されている。丙14の1(国際公開第99/07391号公報)には,更年期女性の不定愁訴と密接に関係しているのが,イソフラボンの一種であるエクオールであること,及びイソフラボンの一種であるダイゼインを,ストレプトコッカス・インターメディアス及びストレプトコッカス・コンステラータス等の乳酸菌で発酵させて,イソフラボンの一種であるエクオールを生成できることが記載されている。乙1において示されているように大豆胚芽と大豆胚軸は同義であると理解すれば,乙1記載の発明の大豆胚芽発酵食品は,本件発明1の大豆胚軸発酵物に相当する。したがって,本件発明1と乙1記載の発明とは,本件発明1の構成要件1-Cについて一致する。他方,乙1には,大豆胚芽発酵食品(大豆胚軸発酵物)がオルニチン及びエクオールを含有することについての記載がない点で,本件発明1と乙1記載の発明とは相違する。本件発明1と乙1記載の発明とは,本件発明1の構成要件1-A及び1-Bについて相違する。ウ構成要件1-Aについて丙7にあるように,オルニチンは生理活性物質として有用であり,サプリメントや食品に添加して用いられることが周知である。本件特許の出願日において,食品,さらにサプリメントや健康食品の分野において,それら食品等を多機能化し,あるいはその機能を高度化し,さらに商品の付加価値を高めるため,複数の生理活性物質を構成成分として含有させて食品等とすることは,通常行われていた食品開発の手法であり,このような開発手法は技術常識である。この技術常識の下,乙1記載の発明の大豆胚芽発酵食品を多機能化し,あるいはその機能を高度化し,さらに商品の付加価値を高めるため,これに,生理活性物質としての有用性が周知のオルニチンを添加することは,当業者が極めて容易に想到可能な事項である。本件明細書において,オルニチンと,エクオールとの組み合わせにより相加的な効果を越えて相乗的な効果が得られたとする記載はない。対する改善効果を有するのが,イソフラボンの一種であるエクオールであること,及びイソフラボンの一種であるダイゼインを特定の乳酸菌で発酵させてこのエクオールを生成できることが知られていた。したがって,本件特許の出願当時の当業者であれば,乙1記載の発明において用いる乳酸菌として,丙11及び丙14の1にあるように,イソフラボンの一種であるダイゼインからイソフラボンの一種であるエクオールを生成できる乳酸菌を選択することを容易に想到し得た。オ本件発明3について乙1記載の発明の大豆胚芽発酵食品(大豆胚軸発酵物)は,食品であるから,本件発明3の構成要件は新たな相違点ではない。上記のとおり,本件発明1及び3は,乙1,丙7,11及び14の1,並びに技術常識に基づいて容易に想到できたものであり,進歩性を有さない。オルニチンを含有していることにはならない。被告が前提とする本件各発明の要旨の認定は誤っている。想到でないこと本件各発明は,発酵工程により得られるエクオールとオルニチンという2つの有用成分を同時に含有する大豆胚軸発酵物であることを特徴とするものである。一方で,乙1には,有用成分であるイソフラボン及び大豆サポニン等の栄養素を含む大豆胚芽を,大豆胚芽特有の強い苦味や渋味を除去し,優れた食感・風味を有するおいしい食品として提供するために,大豆胚芽を含む均質化液に乳酸菌を作用させて乳酸発酵させた大豆胚芽発酵食品が記載されている(段落【0013】)。成分としてオルニチンを含有させることに関する記載も示唆もない。発酵食品中にエクオールが存在していることや,それが人間にとって有用な成分であることの記載もないし,エクオール産生能を有する特定の乳酸菌を選択して発酵食品中にエクオールを含有させるという記載もなく,それらを示唆する記述もない。加えて,オルニチン及びエクオールがそれぞれ生理活性を有することが知られていたとしても,大豆胚芽を発酵させる乳酸菌の中にはエクオールを産生しないものも多数あるし,オルニチン及びエクオールと組み合わせることができる物質は無数に存在し,かつ,生理活性を有する物質は他にも無数にある。その中で,乙1において均質化液中の大豆胚芽の発酵に用いる乳酸菌としてエクオール産生能を有する微生物を選択し,かつ,無数の有用成分の中からオルニチンを選択し,それを乙1の大豆胚芽発酵食品と組み合わせることで,敢えて当該発酵食品をオルニチン及びエクオールを含有したものとする動機付けはない。仮に,当業者が,大豆胚軸を含む均質化液を乳酸発酵させた大豆胚芽発酵食品,エクオール産生菌を有する乳酸菌の使用及びオルニチンの3つを組み合わせることに想到したとしても,発酵生産物である大豆胚軸発酵物の中にエクオールに加えてオルニチンをも含有させるという本件各発明の着想に至ることはない。被告が挙げる各先行技術に,本件各発明の特徴点に到達するためにそれらの試みをしたはずであるという示唆等が存在したということができないことは明らかである。効成分とするアレルギー症状緩和剤の発明が記載されており,かつエクオールを生成するための発酵原料として,大豆胚軸の抽出液が好ましいとしている。この乙2には,有効成分であるエクオールを健康食品などの可食性組成物に添加できること,及びこの場合に,他の有効成分を更に含有させてもよいことが記載されている。丙11(国際公開第2005/000042号公報)には,イソフラボンの一種であるダイゼインを,ラクトコッカス属に属する乳酸菌で発酵させて,エクオールを生成できること,及びこの場合に,乳酸菌のための栄養培地としてGAM培地等の培地を用いることが記載されている。丙14の1(国際公開第99/07391号公報)には,イソフラボンの一種であるダイゼインを,ストレプトコッカス・インターメディアス及びストレプトコッカス・コンステラータス等の乳酸菌で発酵させて,エクオールを生成できること,及びこの場合に,乳酸菌のための栄養培地としてGAM培地等の培地を用いることが記載されている。乙2には,エクオールを有効成分とするアレルギー症状緩和剤の発明が記載されており,かつエクオールを生成するための発酵原料として,大豆胚軸の抽出液が好ましいとしている。発明1と乙2記載の発明とは,エクオールを含有する大豆胚軸発酵物である点で一致する。本件発明1と乙2記載の発明とは,本件発明1の構成要件1-B及び1-Cについて一致する。他方,乙2には,大豆胚軸発酵物がオルニチンを含有することの記載がない点で,本件発明1と乙2記載の発明とは相違する。本件発明1と乙2記載の発明とは,本件発明1の構成要件1-Aについて相違する。者にとって極めて容易に想到可能な事項であったこと丙7にあるように,オルニチンは生理活性物質として有用であり,サプリメントや食品に添加して用いられることが周知である。品等とすることは,通常行われていた食品開発の手法であり,このような開発手法は技術常識である。これに関して,乙2には,有効成分であるエクオールを健康食品などの可食性組成物に添加として用いることができること,及びこの場合に,他の有効成分を更に含有させてもよいことも記載されている。この技術常識の下,乙2の大豆胚軸発酵物を多機能化し,あるいはその機能を高度化し,さらに商品の付加価値を高めるため,これに,生理活性物質としての有用性が周知のオルニチンを添加することは,当業者にとって極めて容易に想到可能な事項である。本件明細書において,オルニチンと,エクオールとの組み合わせにより相加的な効果を越えて相乗的な効果が得られたとする記載はない。よって,この相違点について,本件発明1は進歩性を有さない。I)及び丙13(日本食品分析センターの分析試験成績書)に示すように,オルニチンは,エクオール生成菌のための栄養培地であるGAM培地等の培地に含まれる成分である。したがって,丙11の記載に従い,エクオール生成菌のための栄養培地としてGAM培地等の培地を用いて製造された乙2の大豆胚軸発酵物は,GAM培地等の培地に含まれていたオルニチンを含むものとなる。乙2では,丙14の1(国際公開WO99/07392号公報)の記載に従って,エクオールを生産できるとしていること,及び丙11では,丙11記載の発明が,丙14の1(国際公開WO99/07392号公報)の改良発明であるとしていることから明らかなように,当業者であれば当然に,乙2の大豆胚軸発酵物を丙11の記載に従って製造することを考慮する。丙12及び丙13に示すように,エクオール生成菌のための栄養培地であるGAM培地等の培地は,アルギニンを含んでおり,また丙11記載のラクトコッカス20-92は,本件特許の明細書の段落0022等に記載されているとおり,アルギニンをオルニチンに変換する能力を有するものである。したがって,丙11の記載に従い,エクオール生成菌のための栄養培地としてGAM培地等の培地を用い,かつエクオール生成菌としてラクトコッカス20-92を用いて製造された乙2の大豆胚軸発酵物は,GAM培地等の培地に含まれていたアルギニンが変換されて得られるオルニチンを含むものとなる。よって,本件発明1は進歩性を有さない。菌のための栄養培地であるGAM培地等の培地に含まれる成分である。したがって,丙14の1の記載に従い,エクオール生成菌のための栄養培地としてGAM培地等の培地を用いて製造された乙2の大豆胚軸発酵物は,GAM培地等の培地に含まれていたオルニチンを含むものとなる。報)の記載に従って,エクオールを生産できるとしている。よって,本件発明1は進歩性を有さない。エ本件発明3について乙2記載の発明は医薬品であるし,また乙2には,有効成分であるエクオールを健康食品などの可食性組成物に添加して用いることができることが記載されている。よって,本件発明3は進歩性を有さない。上記のとおり,本件発明の大豆胚軸発酵物における大豆胚軸が大豆胚軸の抽出物を含むと理解するのであれば,本件発明1及び3は,乙2,丙7,11ないし13,14の1及び技術常識に基づいて容易に想到できたものであり,進歩性を有さない。〔原告の主張〕ア乙2の有効成分としてオルニチンを含有させることは容易想到でないことまず,生成された発酵物に事後的にオルニチンを添加しても,当該発酵物がオルニチンを含有することにはならず,本件各発明はオルニチンが発酵物の生成後に添加された形態を含むものでない。次に,乙2には,アレルギー症状の緩和に有効であるとされるポリフェノール類又はフラボノイド類その他の有効成分を含有させ,相乗効果を得ることは可能であるとの記載はあるものの(6頁19~24行),アレルギー症状緩和剤の有効成分としてアレルギー症状の緩和作用が明らかとなっていないオルニチンを含有させることに関する記載は存在しない。述べたとおり,オルニチンが生理活性を有することが知られていたとしても,オルニチンと組み合わせることができる物質は無数に存在し,かつ,生理活性を有する物質は他にも無数にある(被告が挙げる丙7において,特にオルニチンとエクオール含有組成物との組み合わせを示唆する記載もない。記特定の処理を経て生成されたアレルギー症状緩和剤にオルニチンを含有させる動機付けはない。仮に,当業者が,当該アレルギー症状緩和剤とオルニチンを組み合わせることに想到したとしても,発酵生産物である大豆胚軸発酵物の中にオルニチン及びエクオールを含有させるという本件各発明の着想に至ることはない。したがって,乙2のアレルギー症状緩和剤にオルニチンを含有させることが,当業者に容易に想到できるとはいえない。由来のオルニチンが組成物に含まれることを理解できなかったこと補助参加人の無効理由4について述べたとおり,本件特許の優先日当時,当業者は,丙11又は丙14の1におけるGAM培地に由来するオルニチンが,同各号証に記載された発明に係る組成物に含有されることを理解することはできなかった。したがって,仮に当業者が乙2において引用された丙14の1,又はそれをさらに引用する丙11の方法で,乙2における大豆胚軸の抽出液を発酵処理して代謝産物を得ることに想到したとしても,それによって培地に由来するオルニチンを含有するアレルギー症状緩和剤を得ることを容易に想到することができたとはいえない。ウ本件特許の優先日当時,当業者は丙11においてアルギニンが変換されたオルニチンが組成物に含まれることを理解できなかったこと補助参加人の無効理由4について述べたとおり,本件特許の優先日当時,当業者は,丙11におけるGAM培地に含まれるアルギニンが発酵工程でオルニチンに変換され,同各号証に記載された発明に係る組成物に含有されることを理解することはできなかった。物を得ることに想到したとしても,それによって培地に含まれるアルギニンから変換されたオルニチンを含有するアレルギー症状緩和剤を得ることを容易に想到することができたとはいえない。以上より,本件発明1の新規性及び進歩性は否定されず,それに従属する本件発明3の新規性及び進歩性も否定されない。無効理由6のとおり,本件特許の優先権主張の効果は無効とされるべきものであり,したがって本件特許の請求項にかかる発明の新規性及び進歩性の判断基準日は,親出願の出願日(国際出願日)である2006年(平成18年)12月5日である。乙3(DECROOSlof006,Karel,Nutrition,Pagesetal.,Vol.136,JournaNo.4,2946-952)(発行日:2006年4月1日)では,ダイゼインをエクオールに有効に変換する混合微生物培養物(EPC4)をヒトの腸内微生物エコシステムのシミュレータ(SHIME)に投与し,そしてSHIMEに大豆胚芽粉を与えて,エクオールを産生することを示している。この乙3では,混合微生物培養物(EPC4)のための培地として,ブレインハートインフュージョン培地(BHI培地)を使用するとしている。乙4(日本食品分析センターの分析試験成績書)は,ブレインハートインフュージョン培地(BHI培地)の組成の分析結果を報告するものであり,BHI培地には,遊離オルニチンが含まれている。本件発明1と乙3記載の発明とは,エクオールを含有する大豆胚軸発酵物である点で一致する。本件発明1と乙3記載の発明とは,本件発明1の構成要件1-B及び1-Cについて一致する。他方,乙3には,大豆胚軸発酵物がオルニチンを含有することの記載がない点で,本件発明1と乙3記載の発明とは相違する。本件発明1と乙3記載の発明とは,本件発明1の構成要件1-Aについて相違する。要件1-A)についての記載がない点で,本件発明1と乙3記載の発明とは相違する。乙4に示すように,オルニチンは,乙3記載の発明において栄養培地として用いられているブレインハートインフュージョン培地(BHI培地)に含まれる成分である。菌のための栄養培地としてBHI培地を用いて製造された乙3の大豆胚軸発酵物は,オルニチンを含むものとなる。よって,本件発明1は新規性を有さない。オ本件発明3について乙3には,乙3の大豆胚軸発酵物を食品等に用いることが記載されていない。乙2,丙11,及び丙14の1に記載のように,イソフラボンを含有する乙3記載の発明の大豆胚軸発酵物を食品等に用いることは,当業者であれば当然に想到した。よって,本件発明3は進歩性を有さない。上記のとおり,本件特許の優先権主張の効果が無効とされるべきものであり,したがって本件特許の請求項にかかる発明の新規性及び進歩性の判断基準日は,親出願の出願日(国際出願日)である2006年(平成18年)12月5日であるので,本件発明1及び3は,乙3と乙4,乙2,丙11及び丙14の1並びに技術常識に基づいて容易に想到できたものであり,進歩性を有さない。〔原告の主張〕被告の上記主張は,補助参加人主張の無効理由6と同様,本件特許に係る出願には国内優先権主張の効果が認められないという前提に立つものである。上記前提が誤りであることは,既に上記(6)で述べたとおりであるから,被告主張の無効理由3は失当である。(5)のとおり,原告は,平成30年10月15日付けで,本件特許の請求項1及び3の特許請求の範囲について,訂正審判請求をした。訂正後の請求項1及び3の記載は,前記前提事実(5)のとおりである。訂正の目的は,特許請求の範囲の減縮(特許法126条1項1号)又は誤記若しくは誤訳の訂正(同項2号)及び他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること(同項4号)である。胚軸発酵物におけるオルニチンの含有量として,大豆胚軸発酵物の乾燥重量1g当たり,8mg以上が好ましいことが記載されており(段落【0036】),同大豆胚軸発酵物におけるエクオールの含有量として,大豆胚軸発酵物の乾燥重量1g当たり,1mg以上が好ましいことが記載されており(段落【0028】),オルニチン及びエクオールの各成分が発酵生成物であることが記載されている(段落【0022】,【0028】,【0036】,【0038】,【0039】,【0052】等)から,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかである。上記目的から明らかなように,独立特許要件も満たされる。本件訂正発明に無効理由がないことは,後記(3)のとおりである。(2)被告製品が訂正後の請求項1及び3に係る原告の特許権を侵害することア本件訂正発明1の構成要件を分説すると,以下のとおりである(以下,各構成要件を構成要件1-A’のように呼称する。乾燥重量1g当たり1mg以上含有する,1-D’該大豆胚軸発酵物イ本件訂正発明3の構成要件を分説すると,以下のとおりである(以下,各構成要件を構成要件3-A’のように呼称する。3-F’を配合した食品,特定保健用食品,栄養補助食品,機能性食品,又は病者用食品ウ上記の訂正発明との関係で,被告製品の構成は以下のとおりである。a’大豆胚芽を原料とし,アルギニンを添加して発酵工程を経ることにより生成され,b’被告製品1.32g(3カプセル)あたりエクオール約10mgを含有し,c’被告製品1.32g(3カプセル)あたりオルニチン約24.29mgを含有し,d’イソフラボン類中のゲニステイン類の総和の含有比率がイソフラボンの総量当たり0.6重量%である,e’EQ-5を原材料とする,f’経口摂取型のサプリメント。エ被告製品と本件訂正発明1との対比(ア)構成要件1-A’構成要件1-A’は本件発明1の構成要件と同様である。被告製品の構成a’ないしc’及びe’は,被告製品の構成aないしdと共通であるから,被告製品がこれを満たすことは,既に述べたとおりである。(イ)構成要件1-B’被告製品は,1.32gあたりオルニチンを約24.29mg含有している(構成c)。されているものはEQ-5であり,被告製品に含まれるオルニチンはこれに由来するものである。被告製品は,ビール酵母及びラクトビオン酸含有乳糖発酵物が付加された後において,1.32gあたりオルニチンを約24.29mg(1gあたりに換算すると,約18.4mg)含有している(構成c)から,本件訂正発明1の大豆胚軸発酵物に該当するEQ-5が,その乾燥重量1gあたり8mg以上のオルニチンを含有していることは明らかである。補助参加人の挙げる丙12及び丙13に基づき丙11の実施例2の豆乳培養物中のオルニチン量を仮定的に計算しても,培養物1g中約0.0122mgと極微量にしかならない。このように,培地由来のオルニチンのみによって生成されるオルニチン量はごく微量にしかならず,被告製品に含まれるオルニチン,すなわちEQ-5に含まれるオルニチンの全量が培地に含まれるオルニチン又はアルギニンに由来するとは通常考えられず,発酵原料に含まれるアルギニンの発酵生成物であると考えるのが相当である。酵生成物であると考えられる。したがって,EQ-5に含まれるオルニチンは,発酵生成物である。したがって,EQ-5を配合した被告製品は構成要件1-B’を満たす。(ウ)構成要件1-C’被告製品は,1.32gあたりエクオールを約10mg含有している(構成b)。されているものはEQ-5であり,被告製品に含まれるエクオールはこれに由来するものである。被告製品は,ビール酵母及びラクトビオン酸含有乳糖発酵物が付加された後において,1.32gあたりエクオールを約10mg(1gあたりに換算すると,約7.58mg)含有している(構成b)から,本件訂正発明1の大豆胚軸発酵物に該当するEQ-5が,その乾燥重量1gあたり1mg以上のエクオールを含有していることは明らかである。EQ-5中のエクオールは,原料イソフラボンを発酵させて得られる物であり(丙5),明らかに発酵生成物である。したがって,EQ-5を配合した被告製品は構成要件1-C’を満たす。(エ)構成要件1-D’構成要件1-D’は本件発明1の構成要件と同様である。製品の構成a’ないしc’及びe’は,被告製品の構成aないしdと共通であるから,被告製品がこれを満たすことは,既に述べたとおりである。以上より,被告製品は本件訂正発明1の技術的範囲に属する。オ被告製品と本件訂正発明3との対比(ア)構成要件3-A’構成要件3-A’は本件発明1の構成要件と同様である。被告製品の構成a’ないしc’及びe’は,被告製品の構成aないしdと共通であるから,被告製品がこれを満たすことは,既に述べたとおりである。(イ)構成要件3-B’構成要件1’-B’と同様に,EQ-5を配合した被告製品は構成要件3-B’を満たす。(ウ)構成要件3-C’構成要件1’-C’と同様に,EQ-5を配合した被告製品は構成要件3-C’を満たす。されているものはEQ-5であるところ,EQ-5中のイソフラボン中,ゲニステイン類の総和は0.6重量%である(丙5)。したがって,本件訂正発明3の大豆胚軸発酵物に該当するEQ-5中のゲニステイン類の総和の含有比率が,EQ-5中のイソフラボンの総量当たり12重量%以下であることは明らかである。したがって,EQ-5を配合した被告製品は構成要件3-D’を満たす。(オ)構成要件3-E’被告製品は,大豆胚軸発酵物に該当するEQ-5を含有するから(構成e),食品に該当し,構成要件3-E’を満たす。(カ)構成要件3-F’被告製品は,経口摂取型のサプリメントであるから(構成f),食品に該当し,構成要件3-F’を満たす。以上より,被告製品は本件訂正発明3の技術的範囲に属する。(3)本件訂正発明1に係る特許が無効理由を有しないこと訂正前の本件発明1について述べたほか,以下のとおりであり,無効理由がないことは一層明らかである。物に係る発明であり,その有用性が高まるよう,大豆胚軸発酵物中に含まれるオルニチンの下限量を,大豆胚軸発酵物の乾燥重量1g当たり8mg,エクオールの下限量を,大豆胚軸発酵物の乾燥重量1g当たり1mgと特定したものである。丙6はもとより,丙7においてもオルニチンの生理機能が記載されるのみで,有用性が高まるよう当該分量のオルニチンを含有させることについては記載も示唆もされておらず,他にそれが技術常識であったことを示す証拠も示されていない。本件訂正発明1は,その有用性が高まるよう,大豆胚軸発酵物中に含まれるエクオールの下限量を,大豆胚軸発酵物の乾燥重量1g当たり1mgと特定したものである。有用性が高まるよう,当該分量のエクオールを含有させることについて,丙6はもとより,丙7ないし丙9においても記載も示唆もされておらず,他にそれが技術常識であったことを示す証拠も示されていない。如)について本件訂正発明1は,オルニチン及びエクオールを含有する大豆胚軸発酵物に係る発明であり,その有用性が一層高まるよう,大豆胚軸発酵物中に含まれるオルニチンの下限量を,大豆胚軸発酵物の乾燥重量1gあたり8mgと特定したものである。その有用性が高まるように当該分量のオルニチンを含有させることについては,丙11はもとより,補助参加人がオルニチンに関して引用する丙7及び丙12において記載も示唆もされていない。GAMブイヨンに含まれる遊離オルニチンの量は微量(100gあたり118mg)であること,GAMブイヨンは実験用の培地にすぎないこと,GAMブイヨンにおけるオルニチン量の規格は存在しないこと,オルニチンはさらに乳酸菌等の微生物により分解される可能性もあったことから,補助参加人の主張するように丙11においてGAM培地を用いた場合においても,その結果得られるエクオール含有組成物に乾燥重量1gあたり8mg以上のオルニチンが,アルギニンからの変換の結果又は培地に含まれていたオルニチンが残存することによって含有されるという具体的な技術的思想を抽出することはできない。丙11,丙7及び丙12には,当業者が丙11のエクオール含有組成物中のオルニチン量を測定してそのような技術的思想を抽出する示唆もない。乳培養物中のオルニチン量は,仮定的に計算して1gあたり約0.0122mgと極微量にしかならない。加えて,丙11には,エクオール含有組成物中のオルニチンの分量や,アルギニンからオルニチンへの変換に関する記載も示唆もないのであるから,当業者が,アルギニンからの変換の結果,生成されるエクオール含有組成物に乾燥重量1g当たり8mg以上という特定量のオルニチンが含有されるという技術的思想を抽出することは,なおさら不可能である。本件訂正発明1は,その有用性が一層高まるよう,大豆胚軸発酵物中に含まれるエクオールの下限量を,大豆胚軸発酵物の乾燥重量1gあたり1mgと特定したものである。その有用性が高まるように当該分量のエクオールを含有させることについては,丙11はもとより,補助参加人がエクオールに関して引用する丙6,丙8及び丙9において記載も示唆もされていないのであるから,当業者が,当該分量のエクオールを含有させるという具体的な技術的思想を抽出することはできない。性欠如)についてオルニチン及びエクオールを含有する大豆胚軸発酵物において,その有用性が一層高まるよう,大豆胚軸発酵物の乾燥重量1gあたり8mg以上のオルニチンを含有させることについては,補助参加人が挙げる丙14の1,丙7及び丙12において記載も示唆もされていない。上記イと同様に,丙14の1はもとより丙6,丙8及び丙9においても,当業者が,大豆胚軸発酵物の乾燥重量1gあたり1mgのエクオールを含有させるという具体的な技術的思想を抽出することはできない。用性が一層高まるよう,大豆胚軸発酵物の乾燥重量1gあたり8mg以上のオルニチンを含有させることについて,丙15はもとより,補助参加人がオルニチンに関して引用する丙7及び丙12においてもこの点は記載も示唆もされていない。上記イと同様に,丙15はもとより丙6,丙8及び丙9においても,当業者が,当該分量のエクオールを含有させるという具体的な技術的思想を抽出することはできない。オ補助参加人主張の無効理由7(実施可能要件及びサポート要件違反)について本件明細書には,オルニチン及びエクオールを含有する大豆胚軸発酵物の製造方法が記載されており(段落【0017】以下,【0048】,【0051】),また,発酵原料に含まれるダイゼイン類を含むイソフラボンの分量を調整することにより大豆胚軸発酵物に含有されるエクオール量を調整することが可能であること(段落【0024】)及び発酵原料に含まれるアルギニンの分量を調整することにより大豆胚軸発酵物に含有されるオルニチン量を調整することが可能であること(段落【0036】)は当業者に明らかである。本件明細書には,本件各発明に係る大豆胚軸発酵物が肝機能改善,成長ホルモン分泌促進,免疫賦活,筋肉量増大,基礎代謝能の改善等のオルニチンに基づく有用生理作用が発揮されることが記載されており(段落【0038】等),当業者は,その記載に基づき,大豆胚軸発酵物を使用することが可能である。したがって,訂正後の請求項1も,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものである(特許法36条4項1号)といえる。本件訂正発明1は物の発明であり,本件明細書には本件訂正発明1に係る大豆胚軸発酵物の構造及び特性が記載され,ダイゼイン類を含む原料から生成されるエクオールの量が十分でないこと,大豆胚軸抽出物のコスト高及び栄養素添加の必要性,大豆胚軸の使用の敬遠やアレルゲン物質の存在といった従来技術の課題(段落【0006】~【0008】,【0010】)を,大豆胚軸に多く含まれるダイゼイン類から発酵物中に高含量のエクオールを得ること(段落【0013】),発酵物中にもう1つの有用成分であるオルニチンをも含有させること(段落【0038】)により解決したことが記載されている。本件明細書には,当該発酵物ではアレルゲンが低減されること(段落【0014】),有用成分であるエクオールの分量としては大豆胚軸発酵物の乾燥重量1gあたり1mg以上が好ましいこと(段落【0028】),有用成分であるオルニチンの分量としては大豆胚軸発酵物の乾燥重量1gあたり8mg以上が好ましいこと(段落【0036】),オルニチン及びエクオールの各成分が発酵生成物であること(段落【0022】,【0028】,【0036】,【0038】,【0039】,【0052】等)も明らかにされている。したがって,本件明細書に接した当業者は,本件訂正発明1により,上記の課題を解決することを認識することは明らかであるから,訂正後の請求項1の記載は,サポート要件(特許法36条6項1号)を満たす。物に係る発明であり,その有用性が一層高まるよう,大豆胚軸発酵物中に含まれるオルニチンの下限量を,大豆胚軸発酵物の乾燥重量1gあたり8mgと特定したものである。その有用性が高まるように当該分量のオルニチンを含有させることについては,乙1はもとより,被告がオルニチンに関して引用する丙7において記載も示唆もされておらず,他にそれが技術常識であったことを示す証拠も示されていない。本件訂正発明1は,その有用性が高まるよう,大豆胚軸発酵物中に含まれるエクオールの下限量を,大豆胚軸発酵物の乾燥重量1g当たり1mgと特定したものである。有用性が高まるよう,当該分量のエクオールを含有させることについて,乙1はもとより,丙7ないし丙9においても記載も示唆もされておらず,他にそれが技術常識であったことを示す証拠も示されていない。キ被告主張の無効理由2(乙2に基づく進歩性欠如)について当業者が,乙2における発酵物にオルニチンが含有されることはもとより,その乾燥重量1gあたり8mg以上のオルニチンが含有されるという具体的な技術的思想は,乙2に当該分量のオルニチンを含有させることについて記載も示唆もされていない他,上記イで述べたところと同様にかかる技術的思想を抽出することは不可能である。当業者が,乙2における発酵物にその乾燥重量1gあたり1mg以上のエクオールが含有されるという具体的な技術的思想を抽出することが不可能であることは,乙2に当該分量のエクオールを含有させることについて記載も示唆もされていない他,上記イで述べたところと同様に,かかる技術的思想を抽出することは不可能である。ク被告主張の無効理由3(乙3に基づく新規性ないし進歩性欠如)について乙3にも当該分量のエクオール及びオルニチンを含有させることについては記載も示唆もなく,上記エで述べたとおり,オルニチン及びエクオールの下限量についての具体的な技術的思想を抽出することは不可能である。(4)本件訂正発明3に係る特許が無効理由を有しないこと本件発明3について述べたほか,以下のとおりであり,無効理由がないことは一層明らかである。ア補助参加人主張の無効理由1(丙6に基づく進歩性欠如)について本件訂正発明3の前段は,本件訂正発明1と同一であり,本件訂正発明3に係る大豆胚軸発酵物に含有されるオルニチン及びエクオールの下限量がそれぞれ大豆胚軸発酵物の乾燥重量1g当たり8mg及び1mgと特定されていることについて,丙6はもとより,丙7ないし丙9においても記載も示唆もされておらず,他にそれが技術常識であったことを示す証拠も示されていないことは,上記(3)アで述べたとおりである。本件訂正発明3は,オルニチン及びエクオールを含有する大豆胚軸発酵物に係る発明であり,イソフラボン類として,内分泌攪乱物質として作用する懸念があるゲニステイン類も含有されるところ,ゲニステイン類の上限量を大豆胚軸発酵物中のイソフラボンの総量当たり12重量%以下と限定している。当該作用を抑制するよう,当該分量をゲニステイン量の上限と定めることについて,丙6はもとより,丙7ないし丙9において記載も示唆もされておらず,他にそれが技術常識であったことを示す証拠も示されていない。量減少抑制作用があることが記載されており(2頁目右列3(1)),ゲニステイン類の上限値を見出すという具体的な技術的思想を抽出するには阻害要因がある。如)について本件訂正発明3の前段は,本件訂正発明1と同一であり,本件訂正発明3に係る大豆胚軸発酵物に含有されるオルニチンの下限量が大豆胚軸発酵物の乾燥重量1g当たり8mgと特定されていることについて,丙11はもとより,補助参加人がオルニチンに関して引用する丙7及び丙12において記載も示唆もされていないことは,上記(3)イで述べたとおりである。成物中のオルニチン量を測定してそのような技術的思想を抽出する示唆もないことも,上記(3)イで述べたとおりである。本件訂正発明3に係る大豆胚軸発酵物に含有されるエクオールの下限量が大豆胚軸発酵物の乾燥重量1g当たり1mgと特定されていることについて,丙11はもとより,補助参加人がエクオールに関して引用する丙6,丙8及び丙9において記載も示唆もされていないことについても,上記(3)イで述べたとおりである。上記アで述べたとおり,本件訂正発明3はゲニステイン類の上限量を大豆胚軸発酵物中のイソフラボンの総量当たり12重量%以下と限定しているところ,当該作用を抑制するよう,当該分量をゲニステイン量の上限と定めることについて,丙11はもとより,その他の被告らが本訴訟において提出した証拠において記載も示唆もされていない。丙9の記載は,ゲニステイン類の上限値を見出すという具体的な技術的思想を抽出することの阻害要因となることは,上記アで述べたとおりである。性欠如)について本件訂正発明3の前段は,本件訂正発明1と同一であり,本件訂正発明3に係る大豆胚軸発酵物に含有されるオルニチンの下限量が大豆胚軸発酵物の乾燥重量1g当たり8mgと特定されていることについて,丙14の1はもとより,補助参加人がオルニチンに関して引用する丙7及び丙12において記載も示唆もされていないことは,上記(3)ウで述べたとおりである。丙11,丙7及び丙12には,当業者が丙11のエクオール含有組成物中のオルニチン量を測定してそのような技術的思想を抽出する示唆もないことも,上記(3)ウで述べたとおりである。本件訂正発明3に係る大豆胚軸発酵物に含有されるエクオールの下限量が大豆胚軸発酵物の乾燥重量1g当たり1mgと特定されていることについて,丙14の1はもとより,補助参加人がエクオールに関して引用する丙6,丙8及び丙9において記載も示唆もされていないことについても,上記(3)ウで述べたとおりである。上記アで述べたとおり,本件訂正発明3はゲニステイン類の上限量を大豆胚軸発酵物中のイソフラボンの総量当たり12重量%以下と限定しているところ,当該作用を抑制するよう,当該分量をゲニステイン量の上限と定めることについて,丙14の1はもとより,その他の被告らが本訴訟において提出した証拠において記載も示唆もされていない。丙9の記載は,ゲニステイン類の上限値を見出すという具体的な技術的思想を抽出することの阻害要因となることは,上記アで述べたとおりである。如)について本件訂正発明3の前段は,本件訂正発明1と同一であり,本件訂正発明3に係る大豆胚軸発酵物に含有されるオルニチンの下限量が大豆胚軸発酵物の乾燥重量1g当たり8mgと特定されていることについて,丙15はもとより,補助参加人がオルニチンに関して引用する丙7及び丙12において記載も示唆もされていないことは,上記(3)エで述べたとおりである。本件訂正発明3に係る大豆胚軸発酵物に含有されるエクオールの下限量が大豆胚軸発酵物の乾燥重量1g当たり1mgと特定されていることについて,丙15はもとより,補助参加人がエクオールに関して引用する丙6,丙8及び丙9において記載も示唆もされていないことについても,上記(3)エで述べたとおりである。上記アで述べたとおり,本件訂正発明3はゲニステイン類の上限量を大豆胚軸発酵物中のイソフラボンの総量当たり12重量%以下と限定しているところ,当該作用を抑制するよう,当該分量をゲニステイン量の上限と定めることについて,丙15はもとより,その他の被告らが本訴訟において提出した証拠において記載も示唆もされていない。丙9の記載は,ゲニステイン類の上限値を見出すという具体的な技術的思想を抽出することの阻害要因となることは,上記アで述べたとおりである。オ補助参加人主張の無効理由7(実施可能要件及びサポート要件違反)について本件訂正発明3の前段は,本件訂正発明1と同一であるところ,本件明細書には,当業者が本件訂正発明1の大豆胚軸発酵物を実施することができる程度に明確かつ十分な記載があることは,上記(3)オで述べたとおりである。本件明細書には,大豆胚軸発酵物がエクオール以外のイソフラボンの組成の点でも大豆胚軸に含まれるイソフラボンとは異なる組成を有し,大豆胚軸発酵物ではゲニステイン類が減少していること(段落【0030】,【0053】,【0056】),ゲニステイン類は内分泌攪乱物質として作用することが懸念されているところ,本件訂正発明3に係る大豆胚軸発酵物はイソフラボン組成の観点からも発酵前の大豆胚軸に比べて有利であること(段落【0030】),及び本件訂正発明3に係る大豆胚軸発酵物が食品の分野で有用であることが記載されており(段落【0013】),当業者は,その記載に基づき,大豆胚軸発酵物を食品に使用することが可能である。したがって,訂正後の請求項3も,実施可能要件(特許法36条4項1号)を満たす。本件訂正発明3の前段は,本件訂正発明1と同一であるところ,本件明細書には,当業者が本件訂正発明1に係る大豆胚軸発酵物を実施することができる程度に明確かつ十分な記載があることは,上記(3)オで述べたとおりである。これに加え,本件明細書には,ゲニステイン類は内分泌攪乱物質として作用することが懸念されているという課題が存在すること,本件訂正発明3に係る大豆胚軸発酵物においてはゲニステイン類が減少されること,上記課題の存するゲニステイン類の総和の含有比率としては,大豆胚軸発酵物のイソフラボンの総量当たり,12重量%以下が好ましいこと,が明らかにされている(段落【0030】)。したがって,本件明細書に接した当業者は,本件訂正発明3により,上記の課題を解決することを認識することは明らかであるから,訂正後の請求項3の記載は,サポート要件(特許法36条6項1号)を満たす。カ被告主張の無効理由1(乙1に基づく進歩性欠如)について本件訂正発明3の前段は,本件訂正発明1と同一であり,本件訂正発明3に係る大豆胚軸発酵物に含有されるオルニチン及びエクオールの下限量がそれぞれ大豆胚軸発酵物の乾燥重量1g当たり8mg及び1mgと特定されている。有用性が高まるよう,当該分量のオルニチンを含有させることについて,乙1はもとより,被告がオルニチンに関して引用する丙7においても記載も示唆もされておらず,他にそれが技術常識であったことを示す証拠も示されていない。有用性が高まるよう,当該分量のエクオールを含有させることについて,乙1はもとより,丙7ないし丙9においても記載も示唆もされておらず,他にそれが技術常識であったことを示す証拠も示されていない。本件訂正発明3はゲニステイン類の上限量を大豆胚軸発酵物中のイソフラボンの総量当たり12重量%以下と限定している。当該作用を抑制するよう,当該分量をゲニステイン量の上限と定めることについて,乙1はもとより,その他の被告らが本訴訟において提出した証拠において記載も示唆もされていない。丙9の記載は,ゲニステイン類の上限値を見出すという具体的な技術的思想を抽出することの阻害要因となることは,上記アで述べたとおりである。キ被告主張の無効理由2(乙2に基づく進歩性欠如)について当業者が,乙2における発酵物にオルニチンが含有されることはもとより,大豆胚軸発酵物の乾燥重量1gあたり8mg以上のオルニチンが含有されるという具体的な技術的思想及び大豆胚軸発酵物の乾燥重量1gあたり1mg以上のエクオールが含有されるという具体的な技術的思想を抽出することが一層不可能であることは,上記(3)キで述べたところと同様である。胚軸発酵物中のイソフラボン中12重量%以下しか含有されていないという具体的な技術的思想は,乙2に当該分量のオルニチンを含有させることについて記載も示唆もされていない他,上記イで述べたところと同様にかかる技術的思想を抽出することは不可能である。ク被告主張の無効理由3(乙3に基づく新規性ないし進歩性欠如)について上記(3)エで述べたとおり,オルニチン及びエクオールの下限量についての具体的な技術的思想を抽出することは不可能である。乙3にも当該分量のゲニステイン類の上限量については記載も示唆もなく,上記カで述べたとおり,乙3における発酵物のうち,ゲニステイン類が大豆胚軸発酵物中のイソフラボン中12重量%以下しか含有されていないという具体的な技術的思想を抽出することは不可能である。〔被告らの主張〕(1)本件訂正審判請求が不適法であること本件訂正審判請求は,新規事項を含むものである(特許法126条5項違反)か,明確性要件,サポート要件ないし実施可能要件(特許法36条6項2号,同条6項1号,同条4項1号)違反であるか,進歩性を欠いて独立特許要件を満たさない(特許法126条7項違反)。ア新規事項の追加について原告が指摘する本件特許の願書に添付した明細書の段落【0036】には,「大豆胚軸発酵物の乾燥重量1g当たりオルニチンが5~2mg,好ましくは8~15mg,更に好ましくは9~12mg程度が例示される。」と記載されるだけであり,8mg以上が好ましいことは全く記載されていない。オルニチン量として,5~2mgとまず記載され,その後,好ましくは8~15mgと記載されているが,5~2mgのうちの好ましい範囲として,なぜ8~15mgとなるかが不明である。したがって,本件訂正発明1の構成要件1-B’及び本件訂正発明の構成要件3-B’は新規事項を含むものである。件3-F’に規定する食品などにおいて,オルニチン,エクオールがいかなる量で含まれると規定しているのか不明であり,明確性要件を満たさない。ウサポート要件ないし実施可能要件違反について(ア)本件訂正発明1の構成要件1-B’及び本件訂正発明3の構成要件3-B’は,第1本件訂正発明3の構成要件3-A”と同様に,オルニチンを8mg以上含有することを規定する。ここで,上記構成要件は,オルニチンを8mg以上含有すればいかなる量であってもよいことを規定している。本件特許の特許公報における明細書の段落番号【0036】には,「大豆胚軸発酵物の乾燥重量1g当たりオルニチンが5~2mg,好ましくは8~15mg,更に好ましくは9~12mg程度が例示される。」と記載されるだけであることは上述したとおりであり,8mg以上であればいかなる量であってもよいことは開示されていない。原告の主張に従えば,大豆胚軸発酵物に含有させることができるオルニチンの量に上限が存在することは明らかであり,例えば大豆胚軸発酵物の乾燥重量1g当たりオルニチンを800mgとか900mgといった量で含有させることができないのは明らかである。(イ)本件特許の明細書の実施例において,オルニチン量が記載されているのは,段落番号【0054】の【表3】だけである。この表3によると,発酵後100gあたり1.06gという記載があるだけである。量1g当たりのオルニチン量は,1.06/100(g)=10.6(mg)と算出される。したがって,実施例を見ても,オルニチン量が8mg以上であること,及びオルニチン量が8mg以上であればいかなる量であってもよいこと,が,実施例においてサポートされていないことは明らかである。(ウ)したがって,当業者は,8mg以上である全ての場合にわたって発明を実施することができないため,本件訂正発明1及び本件訂正発明3は,実施可能要件(特許法36条4項1号)を満たさない。オルニチン量が8mg以上であればいかなる量であってもよいことは開示されていないから,本件訂正発明1及び本件訂正発明3は,サポート要件(特許法36条6項1号)を満たさない。エ進歩性欠如について補助参加人主張の無効理由1,4ないし6は,訂正後の請求項3においても解消していない。成分の添加量を定めることは当業者が通常行う創作行為であり,また本件明細書においてもこの特定の添加量によって相加的な効果を越えて,顕著とされるような効果が得られたとする事実も確認できない。丙15には発酵生成物であるオルニチンが実質的に開示されており,丙15の再現実験を行った丙27では発酵生成物であるオルニチンが586mg/100g(培養液)存在し,丙15では,ダイゼインをdo03により発酵しているので,ゲニステイン類が生成されないため,イソフラボンの総量当たり12重量%以下であることも開示している。したがって本件訂正発明1又は本件訂正発明3と丙15とでは相違点はなく,本件訂正発明1又は本件訂正発明3にかかる発明は丙15から当業者が容易になしえた事項に過ぎないので,本件訂正発明1及び本件訂正発明3は進歩性を欠如している。(2)訂正後の発明との対比についてア被告製品の構成についてa’は否認し,その余は認める。構成要件1-A’については否認し,その余は認める。ウ被告製品と本件訂正発明3との対比について構成要件3-C’については認め,その余については,被告製品には大豆胚軸発酵物は含まれないため,否認する。以上トップに戻るsaiban.in。