("FRS")は、FRSの特許は不公正行為を理由に執行不能であるという合衆国ニューヨーク南部地方裁判所の判決に対して控訴した。不公正行為を行った旨の認定をするについて、地方裁判所が明らかに誤った事実認定や裁量権の濫用をしたということはないので、我々は、これを認容する。4,398,249号は、ソフトウェア・ソースコード・プログラムをオブジェクト・コードに変換する方法に関するものである。§112.1の下での開示の不適切を理由に却下した。これに対して、Pardoによる規則第132条の宣誓供述書が提出された。これは、申請にはプログラミング技術に熟練した者が特許請求の対象である発明を実現し利用することを可能にするのに十分な開示が含まれていると証言するものだった。参照(「却下の理由を否認する供述または宣言」)。これに対応して、審査官は最終的決定を下した。「この開示は、当該技術において通常の熟練を有する者が発明を実現し利用することを可能にするような水準であるとはみなされない。申請者が第2図に示したフロー・ダイアグラムは、プログラマーがプログラムを書くために必要とする程度まで詳細にはなっていない。第2図に書かれた全体的な概要は、更に、プログラムを書くのに必要な基本的要素になるまで詳しく記述される必要がある」Pardoの宣誓供述書に対する審査官の意見は、次の通りであった。「申請者による宣誓供述書は、自己の利益をはかるものであり、それ故に、明細書の開示が不適切であるという異論に対する証拠としての価値は非常に低いことが指摘されるべきである。U.S.C.§112に定められた法文上の要件を満たしている旨を表示している。審査官による説明要求は、申請者に証明責任を負わせる。共同申請者による供述書は、最初に提出されて、異論を出された明細書と同様に、開示が十分であるという証拠にはならない。Jr.は、発明者以外の、経験と熟練度が異なる3名の者から、開示が十分であることを証言する宣誓供述書を提出するという戦略を提案した。Bullenを推薦した。条の修正申請書と共に提出されたが、それには、「当発明は、単にプログラマーだけでなく、コンピューター研究者やコンパイラー作成者にも向けられたものであり、クレームによって定義されている発明を実施することになるのは、当該技術に普通程度の熟練を有する、かかるコンパイラー作成者である」という記述があった。申請書の開示が十分であることを主張する意見や事実説明が書かれていた。Bullenの供述書は、平均的なプログラマーならば、申請が提出される前に知られていたプログラム作成技術を使って申請者の開示からコンピューター・プログラムを書くことができただろうと述べている。Cikraの供述書には、彼が開示だけを使って実際にコンピューター・プログラムを書いたこと、そして有効性を証明するためにそのプログラムを十分に検査したことが記載されていた。Jonesの宣誓供述書には、以下のような記載が含まれていた。「〔私は、〕文書による開示と、この特許申請書の図面に示されたフロー・チャートから、1970年8月12日またはそれ以前に知られていたプログラム技術のみを使って、1970年8月12日およびそれ以前に必要なコードを作成できただろうし、それから詳細なコンピューター・プログラムを書くことができただろう」これらの宣誓供述書に応えて、審査官は、承認通知を発した(注1)。("PTO")に開示していなかった。'249号特許が発行された後、発明者達は、彼らが支配するもう一つの会社、FRSにそれを譲渡した。FRSは、Refacと契約を締結し、Refacが一カ月以内に少なくとも2名の侵害者とされる者を訴える義務と引換えに、'249号特許に対する5%の持分を譲渡した。RefacとFRSは、その訴訟から獲得した金銭を平等に分配することで合意している。含む、6名のソフトウェア発行者のスプレッドシート・コンピューター・ソフトウェア・プログラムが'249号特許を侵害していると主張して、彼らを訴えた。RefacがFRSを共同原告として加えるようにその不服申立を修正した後、Lotusを除くすべての被告に対して、その申立は却下された。月29日と30日に、地方裁判所は、不公正行為ありとするLotusの抗弁に限定したベンチ・トライアルを行い、特許が不公正行為を根拠として執行不能であると判断した。その不公正行為とは、発明者達が、PTOを誤った方向に導いて特許を出させる意図を持った、重大な脱漏があるJonesの宣誓供述書を提出したことである。地方裁判所は、3つの宣誓供述書のそれぞれを慎重に検討した。裁判所は、Bullenの宣誓供述書が、BullenがLandauと事前の関係を持っていたことを開示していなかったことを発見した。Canadaに雇われているプログラマーだったLandauと一緒に働いていた。Canadaで使用されている旨を彼に告げたことも開示されていないことに気づいた。裁判所は、PTOにこのような脱漏のあるBullenの宣誓供述書を提出したことについては、不公正行為とならないという結論を出した。Pardoが理解していなかったと判断した。裁判所は更に、Cikraの宣誓供述書にも規則第116条の修正申請書にも、Cikraが、LANPARプログラムのバージョンが別のソフトウェア・システムで作動できるようにするために、発明者達と共に作業したり、LANPARプログラム・ソースコードの部分的な検討を行ったり、プログラムが使用されているのを観察したりしたことが、開示されていなかったと認定した。地方裁判所は、Cikraの宣誓供述書におけるこの脱漏は、Bullenの供述書の中の脱漏と比べ、発明者の意図に関して核心に迫る疑問を提示しているけれども、いまだに不公正行為の明白且つ説得力ある証拠とはなっていないと考えた。裁判所は、Cikraがそのプログラムと限定された接触しかしていなかった、そして、慎重さがあればCikraの発明との接点を開示しただろうが、発明者達が特許訴訟を熟知していなかったことを考えると、彼らはCikraの関与がPTOに開示されるべきであるとは知らなかった、と認定した。裁判所は、Cikraの宣誓供述書に、彼が大学でコンパイラーのコースをとり、分類プログラムの経験を持っていた旨の記述がなかったけれども、発明者達や彼らの弁護士には、こうした情報が彼の宣誓供述書の評価に関連があると考える理由はなかったと認定した。Jonesの宣誓供述書は、これらとは異なっていた。地方裁判所は、Jonesの宣誓供述書も規則第116条の修正申請書も、以下の事実を開示していないと認定した。Jonesの宣誓供述書の作成前6カ月の範囲に入る、1972年1月と2月に、Jonesは、8週間足らず、Lanparのために働いていた。宣誓供述書を作成する前の、Lanparにいた時期に、Jonesは、LANPARプログラムについて詳細な内部情報を得、そのコンセプトを理解した。宣誓供述書を作成する前の、Lanparにいた時期に、Jonesは、LANPARプログラムの内部ロジックでLandauから直接の指示を受け、実行されたLANPARプログラムを見守り、それに関連するソース・コード表、フロー・チャート、その他の説明資料を検討した。宣誓供述書を作成する前の、Lanparにいた時期に、Jonesは、後にLANPARプログラム・ロジック・マニュアルとして作成されたものの序章となる部分の原稿を書いた。裁判所は、Jonesの宣誓供述書において脱漏された情報は、審査官によるその宣誓供述書の評価にとって重大であった、そして、発明者達は、PTOを誤った方向に導く意図でその宣誓供述書を提出したと認定した。Pardoは、Jonesの宣誓供述書の原稿と、最終的な供述書が作成された後は、供述書も送ってもらっていたので、Jonesの宣誓供述書を検討する機会を持っていたと認定した。裁判所は、Pardoが、3名の供述人、特にJonesについての背景情報を弁護士に提供するについて、積極的に関わっていたことに気づいた。裁判所は、「JonesのLANPARプログラムについての広い経験と知識は、利害関係の無い者の宣誓供述書の本質と矛盾している」し、発明者達は、Jonesの宣誓供述書からその情報を脱落させることによってPTOを誤った方向に導く意図を持っていたと認定した。裁判所は、審査官がPardoの宣誓供述書に対応して却下を取り消すことをしなかったから、発明者達は、Jonesと発明との関係が重大なものであることがわかっていたとも判断した。前にPardoの宣誓供述書が「自己の利益をはかるもの」として拒否されたことに照らすと、PardoとLandauは、特に、宣誓供述人達が、特許申請者達との関係や特許の対象となる発明に対する知識に全く触れることなく、学歴や職歴を詳細に示したような場合、合理的な審査官が宣誓供述書を検討すれば、供述人達が特許プロセスに知識を持たない利害関係のない証人であると結論づけるはずだということがわかっていた。逆の言い方をすれば、PardoとLandauは、この場合のPTO審査官が、宣誓供述書を評価する際に、利害関係の無い供述人がそれ以前に特許プロセスまたはそれを商品化したプログラムに接したか否かを知ることを重大視するだろうということを知っていたのである。裁判所は、「Jonesの宣誓供述書における詐欺的な脱漏の効果は、他の宣誓供述書の中の脱漏によって高められている」とも考えた。地方裁判所は、脱漏された情報の重要性を、発明者達の意図の証拠とあわせて考慮し、不公正行為の明白且つ説得力ある証拠ありと結論づけた。従って、裁判所は、Refacの不服を却下した。そこで、Refacは、控訴するに至った。論Refacは、全体的な状況はPTOを欺く意図を推測させないと主張している。Jonesの宣誓供述書は、事実の積極的な虚偽表示を含んでいないし、Refacによれば、それは、CikraおよびBullenの宣誓供述書との累積的証拠であるから、重大でないというのである。Jonesは、Lanparに対しても特許の申請に対しても、財政上およびその他の利害関係を持っていなかったから、発明者達は彼が利害関係を持たない者だと信じていたのであり、地方裁判所は不公正行為という結論において誤りを犯していると、Refacは主張している。Lotusは、地方裁判所が、信頼性の適切な認定を行い、その判断において正しい裁量権を行使したと応じた。Lotusは、発明者達の弁護士が、特許を請求している発明と事前の関わりを持たない供述人を捜すように彼らに指示したことと、発明者達が、供述人達のLANPARプログラムに対する事前の知識を弁護士に知らせなかったことを指摘している。Refacが言うように、Jonesが以前にLanparで働いていたことを発明者達が弁護士に告げていたとしても、弁護士は同じ開示義務を負っていて、その義務は果たされなかったのだから、特許は以前として執行不能であると、Lotusは主張する。不公正行為の認定は、地方裁判所の裁量に委ねられている。従って、我々は、裁量権の濫用という点で、裁判所の判決を見直すことになる。地方裁判所の裁量的決定を覆すためには、「申請者は、その決定が明白に誤った事実認定、または、適用すべき法律の誤った適用や解釈に基づいていることを証明するか、地方裁判所の側の明白な判断の誤りを立証しなければならない」。不公正行為は、「欺こうとする意図を伴った、重大な事実の積極的な虚偽表示、重大な情報の不開示、または、誤った重大な情報の提出」からなる。1826(下線追加)。不公正行為ありと主張する者は、明白且つ説得力ある証拠によって、重大性と意図という出発点となる要素を証明しなければならない。それがなされた時は、地方裁判所は、すべての状況に照らして、重大性と意図という出発点となる認定を行い、それらが不正行為があったとする結論を正当化するかどうかを判断しなければならない。Comm'n判決も参照せよ。(「重大性と意図は、あわせて考慮されなければならない。Jerabekを引用。(Fed.Cir.1986)。Comm'n判決も参照せよ。地方裁判所は、これらの要件をすべて満たしている。第一に、地方裁判所は、Jonesの宣誓供述書が重大な情報を脱漏していると結論を出したことで明白な誤りを犯してはいない。Jonesは、宣誓供述書を作成する6カ月足らず前に、Lanparで働いていた。供述書には、夏期の短期就業まで含むほど、細かく職歴が記載されていた。Jonesは、更に、発明を商品化したものであるLANPARプログラムに関する作業を行い、そのための文書も検討している。地方裁判所は、「Jonesは、1972年の宣誓供述書の中で彼が示した意見は、彼がLanparで働いている間に得た知識によって影響を受けていないと主張している」けれども、どのように宣誓供述書を作成したかを聞かれた時、Jonesは、申請書の開示を検討して、そのフロー・チャートが、Landauが彼に発明を説明した訓練セッションのうちの一回で、Landauが彼に示したものと本質的に同一であることを認識したと証言した。Jones自身の証言は、このように、宣誓供述書を作成した時点で彼が発明に関する事前の知識を持っていたことを示している。JonesのLanparとの関係およびLANPARプログラムに関する事前の知識について知ることは、当該審査官にとって、又、いかなる合理的な審査官にとっても、重要であったはずである。従って、地方裁判所は、この情報が重大であったと認定するについて明白な誤りを犯してはいない。裁判所は、PTOを誤った方向に誘導しようとする意図の推断が全体的な状況によって裏付けられていると結論付けた点でも、明白な誤りを犯してはいない。発明者達には、Jonesの宣誓供述書がPTOに提出される前に、それを検討する機会があった。審査官がPardoの宣誓供述書で自己の利益をはかる性質と特徴づけたものを前提として、彼らは、却下の実体的な理由を覆すためには利害関係のない者からの宣誓供述書が必要であることをPTOから通知されていた。従って、発明者達は、拒絶を撤回して申請を認めるかどうかを決定する際には、そして、審査官が別にJonesの背景についての脱漏された情報を入手する方法を持っていなかった時は特に、供述人が発明について事前に知っていたという事実が審査官にとって重要であるとわかっていた筈である。「〔誤った方向に誘導する意図の〕推断は、単に宣誓供述書の重要性だけからなされているのではなく、それらを提出した積極的な行為、誤った方向に導くそれらの性質、審査官が事実を調査できないことなどからも由来している」同上(下線追加)。重要な事として、PTOを誤った方向に誘導しようとする意図があったかどうかの判定には、信頼可能性の判定が含まれている。発明者達の弁護士であるRhodesは、Jonesの発明者達との事前の関係や発明についての知識を問い合わせたが、発明者達は、Jonesの以前のLanparでの就業経験やLANPARプログラムに対する知識について、彼に告げなかったと証言した。彼は、更に、もし自分がそのことを知っていたら、その情報をPTOに開示するか、Jonesを供述人にしなかったかのいずれかであるとも証言した。Pardoは、自分の弁護士はJonesがLanparで働いていたことを知っていたと証言している。この互いに相いれない証言を前に、地方裁判所は、Rhodesの証言が発明者達のそれよりも信頼できると判定した。LandauとPardoは、彼らがRhodesに、Jonesの職歴について話したと主張している。我々はこの主張を信じていない。RhodesがJonesのそれまでの経験について知った後でJonesの宣誓供述書を受け取るというのは、理由がない。この情報が与えられていたら、Rhodesが証言しているように、宣誓供述書を提出するため、Jonesのような経験を持たない者を見つけるようにLandauとPardoに要請することが、彼にとっての明白な選択肢になっただろう。従って、私は、PardoとLandauが、Jonesの職歴をわざとRhodesに隠していたとの結論に達した(引用符省略)。信頼可能性の認定を行うには、地方裁判所が最も適しているので、我々は、その認定に敬意を表する。