最新バージョンが必要です。被告が、2つの機会を並行利用して特許権の有効性を争うことが可能になった。裁判所と米国特許商標庁(「PTO」)である。PTOにおいては裁判所よりも低い立証基準が適用される。原審査において、さらにまた、訴訟の早期段階で既に検討された先行技術文献に基づき、再審査手続において特許クレームを無効とした特許審判抵触部の決定を支持した。おいて適用されている「特許性に関する実質的な新たな問題」の要件の範囲が明らかにされた。過去の訴訟および原審査において既に検討されている先行技術文献であっても、これに基づき、再審査において特許性に関する新たな問題を認定することが妨げられるものではないとしたのである。Bioresearchを提訴し、地方裁判所は、略式判決によりSyntronの妊娠検査キットは当該特許のうちの一つを侵害しているとの判決を下した。これを受けてSyntronは、モリソン・フォースターに再審理の申立を依頼し、これが認められ、トライアルへと進んだ。判決が下された後、PTOは、モリソン・フォースターによる、484号特許に関する再審査請求を認めた。地方裁判所は差戻し審で、判事によるトライアルを行い、修正されたクレーム解釈に基づき、Syntronは484号特許を侵害していると判決した。地方裁判所は、再審査の結果が出るまで差止命令を留保した。この地方裁判所の判決後、両当事者は、Syntronが当初提案していた条件での和解をなした。(「Deutsch特許」)を含む)に基づき、新規性と自明性が欠如しているとして、484号特許のクレームを拒絶した。「本控訴」は、2002年の改正以降すべての再審理手続において適用されている「特許性に関する実質的な新たな問題」の要件の範囲に関して、「先例のない問題を提起している」とした。改正後の米国法典第35編第303条第(a)項(U.S.C.§303(a))の条項の文言および立法経緯、ならびに裁判所における民事訴訟とPTOにおける再審査とのいくつかの重要な違いをもとにこの主張を退けた。民事訴訟においては、特許クレームの有効性にチャレンジする場合、当該特許が無効であるという明らかな、かつ、説得力のある証拠をもって、その有効性に関する推定を覆さなければならない。これに対してPTOにおける再審査では、立証基準-証拠の優越-がかなり低い。「第303条の条項の文言および立法経緯、ならびに2つの手続の違いによれば、連邦議会は、クレームの有効性を支持する先行判決により、PTOが、PTOにより検討されたことのない問題に関する有効性について、実質的な新たな問題を認定することを妨げることを意図していたのではないと結論づけられる」と述べた。「『特許性に関する実質的な新たな問題』の正しい解釈は、PTOにより検討されたことのない問題をいうのであって、連邦裁判所が過去に検討したことがある問題であっても、実質的な新たな問題となり得る」と結論づけた。特許権者はさらに、Deutsch特許については、PTOの原審査において検討されているため、再審査において特許性に関する実質的な新たな問題を認定することはできないと主張した。「2002年の改正は、新たな問題について、対象となる文献が過去に検討されたことがあるか否かという観点に焦点を当てるのではなく、再審査において当該文献により提起される特許性に関する特定の問題が、過去PTOにより評価されているか否かという点に焦点を当てるのである」と述べている。判決が意味するもの連邦議会は、再審査手続をPTOにおける品質管理のメカニズムとして構築した。再審査において特許の有効性にチャレンジするのは、訴訟で無効とすべくチャレンジするよりもはるかに多くの利点がある。再審査手続においては、有効性の推定がなく、クレームに対して、明細書に従って最も広く合理的な解釈がなされる。立証基準-証拠の優越-が、訴訟における明らかな、かつ、説得力のある証拠という基準と比較してかなり低い。一般的に、再審査において特許の有効性にチャレンジする方が、訴訟で無効とすべくチャレンジするよりも費用効率が高い。当事者間の再審査手続とPTOにおける中央再審査機関の構築に伴い、近年再審査の利用が着実に増加している。「特許性に関する実質的な新たな問題」の基準の2002年の改正以降、再審査において「特許性に関する実質的な新たな問題」の要件を示すのに使用できる先行技術文献に関する問題が未解決のままであった。「特許性に関する実質的な新たな問題」とは、PTOにより過去に検討されたことがない問題をいうこと、また、連邦裁判所が過去に検討したことがある問題であっても、実質的な新たな問題となり得るということを明らかにした。ある問題が原審査においてPTOにより検討されたか否かを検証するにあたり問題となるのは、「当該文献が過去に検討されたか否か」ではなく、「再審査において当該文献により提起される特許性に関する特定の問題が、過去にPTOにより評価されたか否か」であることを明確に示した。地方裁判所において無効とすべくチャレンジする方法に代わるものまたはこれを補完するものとして、再審査の魅力を高めている。challenges.。