最高裁判所は、MedImmune事件判決により、これら全ての判決を疑問視したのである。Casualty事件における最高裁判所の確認判決の管轄権判定テストを踏襲しているとして、下記のように指摘した。それぞれの事件の問題点は、当該事件のすべての状況の下で、主張されている事実によって対立する法的利益を有する両当事者間で実質的な係争が存在し確認判決が必要とされるだけの十分な切迫性と現実性があることが実証されているかということである。(1941))を引用)。次のとおり結論付けた。事件における最高裁判所の意見は当裁判所の「訴訟の合理的な懸念のテスト」を否定するものである」。[3]上掲書13ページ。続いて、下記のように新しい法的ルールを打ち出した(斜体字による強調は筆者による)。当裁判所が確認訴訟管轄権の境界を定義する必要はない。この境界は、各事件の事実および状況に確認訴訟管轄権の原則を適用することにより定められる。当裁判所としては、他者が実行中の特定の行為または計画している特定の行為について特許権者が特許に基づいて権利を主張しており、この他者はライセンスがなくても異議申し立て対象の行為を行う権利があると主張している場合には、憲法第3条が規定する事件性または係争性は発生しているので、当事者は、自らの法的権利の確認を求める前にこの特定の行為を行うことにより特許侵害訴訟の危険を発生させる必要はないと考える。連邦巡回裁判所は、著作権や商標を含め、特許ライセンシングに無関係の事件に関する他の裁判所の判決と巡回裁判所の判決が一致しているとする(上掲書15-16ページ)。巡回裁判所は新ルールを発表した後、このルールをSanDisk事件の事実に適用して、証拠に基づいて確認判決の管轄権が認められるとした。ST社はSanDiskによる特定の一定の活動に対して特許権に基づくロイヤルティの支払を受ける権利を主張した。2004年8月27日のライセンシング会議の席上、ST社は「ライセンス交渉」の一部として経験豊富な訴訟専門家による詳細な侵害分析を発表し、SanDiskの少なくとも1つの製品において、ST社の特許の中の少なくとも1つの特許請求が読めることを詳述している。この会議でST社はSanDiskに対し、各構成要素別に、ST社の各特許の特定の特許請求の範囲をSanDiskの各製品が侵害していると考えられる態様について説明した。同協議の中で、専門家は、SanDiskがST社の特許を侵害し続けており、SanDiskがこれらの特許のライセンスを取得する必要があることを多く指摘した。ST社はまた、SanDiskに300ページを超える資料集を渡したが、資料集には協議の対象であるST社の14の各特許に関し、特許のコピー、SanDiskの特定製品のリバース・エンジニアリング報告書、SanDisk製品の侵害分析の詳細図が含まれていた。ST社はSanDiskに対し、調査の結果、侵害が存在すると判断したと述べ、この判断に基づいてロイヤルティを受け取る権利があると主張した。これに対してSanDiskは、ST社にロイヤルティを支払わなくても現在の行為を継続することができたと主張した。上掲書17ページ同裁判所はさらに、確認判決原告に対して訴訟を提起する意図はないという特許権者の約束は、その行為により生じた「現実の係争」をなくさないとした。[4]上掲書18-19ページ。同裁判所は棄却判決を破棄し、審理を差し戻した。地方裁判所は、事件性または係争性があるとしても自らの裁量により管轄権を否定できるという別の理由にもより、棄却決定を行っていたが、この地方裁判所の分析は誤った法的基準に基づいたものであったため、この別の理由に基づく棄却も破棄された。ブライソン判事は同意補足意見の中で次のとおり述べている。「私は判決に賛成する。[MedImmune事件判決の中の]注釈は当裁判所の判例法に異議を唱えるものであり、自己の特許のライセンス供与を目的として特許権者から打診を受けた当事者が確認判決を受けやすくしようとするものであると考えられる」。上掲書2ページ(ブライソン判事補足意見)。同判事は、また、SanDisk事件判決の意義は幅広いとして下記のように述べている。実際の適用において、新テストは本件に事実が類似した事件に限定されるものではない。特許権者が有償でのライセンス付与を提案した場合、この提案には相手方当事者の行為が特許権者の特許権の範囲内にあるという示唆が含まれているか、または、特許権者がそのように考えていることが明らかであることが通常である。特許ライセンス提供の申し入れは特許権者への無償の支払の要求とは異なっており、ライセンス提供申し入れの背景にある根拠は、相手方当事者の現在の行為または計画している行為が当該特許の範囲内にあるという明示または黙示の示唆である。従って、当裁判所の基準に従えば、ライセンシーとなる可能性がある者の行為に関連して有料ライセンス提供を申し出た場合、その者が自らの行為は当該特許の範囲外であると主張すれば、憲法第3条が規定する事件性または係争性を発生させている。SanDisk事件判決は、特許ライセンス付与の申し出を受けた者が確認判決訴訟を行うことができる可能性を大きく広げた。補足意見にあるように、新ルールの下では実質上、ライセンス付与に関する何らかの交渉があれば確認判決の管轄権が生じることになる。新ルールの適用範囲はまだ明確になっていないが、これから地方裁判所および連邦巡回裁判所によって明確にされていくだろう。Casualty事件判決で示した「総合的な状況」テストによれば、この点は、ケース・バイ・ケースで判断される。新ルールの適用範囲が明確であるかどうかにかかわらず、侵害しているとの主張を受けた企業や、単にライセンス付与の申し出を受けただけの企業が、自らに望ましい時期に自らの有利な裁判所(またはより不利でない裁判所)において確認判決訴訟を求める機会はSanDisK事件判決により大幅に増えたと考えられる。(1993))と「緊張関係」にあると述べている。判決を誤りであるとして引用し、これらは良い判例とは言えないとした。SanDisk事件判決の理由付けに従えばSRI事件判決が引き続き妥当するかは相当に疑わしい。つの地方裁判所がこのような判決を予想していた。多数意見の中の付随的意見では、次のとおり述べられている。「確認訴訟提訴の危険を避けるため、ST社は適切な条件の秘密保持契約の締結をScanDiskに求めることもできた」上掲書4注1。より、確認訴訟原告が確認判決管轄権を発生させるために必要な事実について、それら事実が秘密保持契約の範囲に含まれるため申し立てることができなくなるというものである。ST社は紛争および侵害の検討を連邦証拠規則第408条により行うことを求めたが、この規則は訴訟における請求の和解のために努力したかという証拠に関するものであり訴訟前の交渉についての証拠に関するものではない。指摘するとおり、確認訴訟の原告となろうとする者がこのような条件に同意する可能性は低いのである。