控訴人は,乙12発明は,ケースの存在が不可欠なものであり,この点において乙11の3発明とは本質的に構成が相違しているから,乙12発明に乙11の3発明を適用することはできない旨主張する。却を行っているだけであり,乙12発明が,複数の書棚領域を有する書庫と複数の図書を収納するコンテナとを備え,図書コードに基づい29てコンテナの出し入れをすることにより図書の貸出しと返却を行うものであることに変わりはない。動作を自動化することができない。「図書を1冊単位毎に自動でコンテナから取り出しあるいは返却する際にケースに入れることにより,ハンドリングやロケーションの管理が容易になり,個別にて搬送する際にも図書を保護することができる。)では,上記の理由が妥当するものではない。可欠のものとする必要はなく,「ケース」を使用しない構成とすることが,当業者にとって格別困難であったとはいえない。明に乙11の3発明を適用することを妨げる要因とはならないから,控訴人の上記主張は理由がない。「乙12発明に乙11の3発明を適用することによって相違点2に係る本件再訂正発明1の構成とすることができるとした判断の誤り」について控訴人は,乙11の3発明において,図書の返却時にスキャンされるバーコードナンバーには図書の寸法情報が含まれておらず,他方,図書のサイズに関するコードは,図書の上端に付され,返却作業に先立ち,図書館員が図書を手作業でソートする際に参照されるにすぎないことか30ら,乙11の3発明は,「返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより,該返却図書の寸法に対応する...空きのあるコンテナを取り出す」ものではないから,乙12発明に乙11の3発明を適用しても,相違点2に係る本件再訂正発明1の構成とすることはできない旨主張する。書に対応するサイズ情報を利用して適切なサイズの容器を取り出すことができれば足りるのであるから,寸法情報がバーコード自体に含まれていないことが,寸法情報を空きのあるコンテナの取り出しに利用していないことの理由とはなり得ない。載された優先順位を用いて,収容スペースが利用可能な(フルではない)容器(コンテナ)を取り出して,図書の返却を行っている。書管理のための制御を行うことは,乙35及び乙36に見られるように,本件特許の出願日当時において既に周知技術であったことが認められる。法情報)を使って制御を行うものと解すべきである。したがって,控訴人の上記主張は失当である。「相違点3についての容易想到性判断の誤り」に対し31控訴人は,相違点3に係る本件再訂正発明1の構成につき,乙12発明に乙16発明と従来周知の技術的事項を適用することにより当業者が容易に想到し得るものとした原判決の判断について,乙12発明に乙16発明を適用することには動機付けがなく,かえって阻害要因があることを理由に,誤りである旨主張する。訂正発明1について,原判決と同様の判断をしている。訟法33条1項)を無視した主張であり,争点の実質的な蒸し返しに当たるものであるから,訴訟上の信義則に反し許されない。題であるとはいえない旨主張する。物である図書も一般的な荷物も同様に搬入と搬出が行われるものであり,その際の出納効率を向上させるべきであることも共通の課題である。入(返却)が想定されるはずもないし,このことが周知の技術的事項であることを示す裏付けも示されていない旨主張する。術的事項であることは,乙45公報の記載から裏付けられる。したがって,控訴人の上記主張は失当である。控訴人は,乙20公報の記載には,「出納効率の低下をもたらさないためには,手前側の収容部を優先的に利用する構成とすればよいこと」の示唆があるとはいえない旨主張する。延長する時間が長くなり,搬出入時間が長くなり,...また間口側のコンテナが搬出された後も,奥行側のコンテナはそのまゝ残つているため,フォークを往復させる距離が長く,その結果フォークの伸縮に要する時間が長くなつて搬出入効率が悪かった。上欄1行)「搬出入頻度の高いものが棚間口側に同頻度の低いものが棚,奥行側に収納され,かくしてコンテナの搬出入能率が高い。」33欄下から6行~同4行)と記載されており,奥行棚のコンテナを利用すると搬出入効率が悪くなることが明記されているのであるから,乙20公報には,「出納効率の低下をもたらさないためには,手前側の収容部を優先的に利用する構成とすればよいこと」が示唆されていることは明らかである。したがって,控訴人の上記主張は失当である。該構成に当業者が容易に想到し得たとはいえない旨主張する。間がより短くなり,また,奥側のコンテナを搬出する場合には,手前側のコンテナが障害となるため手前側のコンテナを取り出す場合と比較して出納効率が低下することは,当業者にとって技術常識である。側の容器よりも優先的に利用することは自然なことであり,空きのある容器の位置に対応した出納効率を考える際も,手前側の容器を,空きのあるコンテナとして選択し,奥側の容器よりも優先的に利用することは自然である。用的な手法であることが明らかであるから,控訴人の上記主張は失当である。「本件再訂正発明1の効果に顕著性を認めなかった判断の誤り」に対し控訴人は,本件再訂正発明1は,図書保管管理装置において,トレードオフの関係にある「収容効率」と「出納効率」という2つの課題を両立して解決したところに効果顕著性があることは明らかであるから,これを認めなかった原判決の判断は誤りである旨主張する。本件再訂正発明1においては,奥行き方向に2個配置したコンテナのうち,奥側のコンテナを使用しなければ収容効率の向上は望めず,他方,奥側のコンテナを使用した際には必然的に出納効率は低下するものであるから,収容効率と出納効率とは常にトレードオフの関係にあるのであって,そのことは本件再訂正発明1においても何ら解決されていない。予測できる程度の効果を奏するものにすぎない。したがって,控訴人の上記主張は理由がない。発明2及び3の技術的範囲に属しないことから,その余の点について判断するまでもなく理由がないものと判断する。再訂正によっても解消されないのであって,控訴人は,特許法104条の3に基づき,被控訴人に対し本件発明1に係る本件特許権を行使することができないことから,その余の点について判断するまでもなく理由がないものと判断する。その理由は以下のとおりである。