平成20年4月21日付け意見書(甲16)には次の記載がある。生産する』を奏するのであります・・・。引用文献2には,・・・バイオセンサーのキャプラリー室(判決注:キャピラリー室の誤記と認める。)の容量は2~60μlのものが開示されているのであり,本願発明の技術的特徴Y『1.0μL未満の容量をもつキャピラリー室』を記載も示唆もされておりません。引用文献2には,本願発明の技術的特徴X『検出後10秒以内に,血液サンプル中のグルコース濃度の読み取りを得る工程』は記載されていないのであります。よって,たとえ当業者が引用文献1と2を組み合わせることができたとしても,・・・本願発明を導き出すことはできないのであります・・・。平成20年5月13日付け拒絶査定(甲5)には次の記載がある。記載の理由により,当業者が容易になし得たものと認められる。出願人は,平成20年5月14日(判決注:平成20年4月21日の誤記と認める。)付け意見書において『・・・バイオセンサーのキャプラリー室の容量は2~60μlのものが開示されているのであり,本願発明の技術的特徴Y『1.0μL未満の容量をもつキャピラリー室』を記載も示唆もされておりません。』と主張するが,出願人が提示するように,引用文献2【0126に『以上の内容の酵素センサ枠体(保護層が積層される前のもの)は,反応セルの広さが2mm×4mm,深さが65μで容積が約0.5μlであり,この酵素センサ枠体を300個作製した』(引用文献2の段落[0126])と記載されており,1.0μL未満の容量をもつキャピラリー室は,引用文献2に開示されているのである。よって,出願人の主張は失当である。平成20年10月27日付け手続補正書(甲6)には次の記載がある。生産する』という優れた効果を奏するのであります。・・・一方,引用文献2には,・・・バイオセンサーのキャプラリー室の容量は2~60μlのものが開示されているのであり,本願発明の技術的特徴Y『1.0μL未満の容量をもつキャピラリー室』を記載も示唆もされておりません。引用文献2には,本願発明の技術的特徴X『検出後10秒以内に,血液サンプル中のグルコース濃度の読み取りを得る工程』は記載されていないのであります。よって,たとえ当業者が引用文献1と2を組み合わせることができたとしても,・・・本願発明を導き出すことはできないのであります・・・。審決には次の記載がある。「(相違点2)キャピラリー室が,本願発明では,血液の流れに適した深さを有し,1.0μL未満の容量をもつのに対し,引用発明ではそのような構成であるか不明な点。なる空間部の具体的容量については不明である。当業者の間に広く知られた課題であって,サンプル室の容量を1μl以下としたものも周知である。必要であれば,国際公開第01/73124号パンフレット第4頁16~19行,第4頁31行~第5頁3行,第5頁9~13行および第6頁20~21行,国際公開第00/73778号パンフレット第4頁21行~第5頁2行,国際公開第01/33216号パンフレット第1頁12行~第2頁12行を参照。すると,引用発明において,キャピラリー室の容量をより小さなものとすることは,当業者ならば容易に想到し得る事項であるといえる。具体的に,当該容量をどの程度小さくするかは,当業者が適宜決定する設計的事項であって,容量を1μl以下とすることについても,特に,臨界的意義はなく,上記周知例で示したとおり,格別な困難性は見あたらない。・・・したがって,引用発明において,キャピラリー室の容量および深さを,上記相違点2における本願発明のようにすることは,当業者ならば何ら困難性はなく,容易に想到し得る程度のことであるといえる。・・・請求人が主張するとおり,引用例1および2における『キャピラリー室の容量』は本願発明のものより大きく,『読み取りを得る時間』は本願発明のものより長い。」(審決10頁22行~11頁31行,15頁4~6行)イ甲10ないし12には次の記載がある。甲10の訳文の段落【0016】「キャビティの容積は,適当には1.5μl未満であり,好ましくは1μl未満,最も好ましくは0.5μl未満である。甲12の訳文の段落【0007】「好ましい実施形態においては,作用電極が対向電極と対向し,これら2つの電極間でサンプルチャンバ内に測定域を形成しており,この測定域は約1μL以下,好ましくは約0.5μL以下,さらに好ましくは約0.32μL以下,より好ましくは約0.25μL以下,最も好ましくは約0.1μL以下のサンプルを収容できる大きさに設定されている。当業者の間に広く知られた課題であって,サンプル室の容量を1μl以下としたものも周知である」とし,これを理由として,「引用発明において,キャピラリー室の容量および深さを,上記相違点2における本願発明のようにすることは,・・・容易に想到しうる程度のことである」と判断したこと,甲10ないし12については,審決に至るまでの手続では提示されず,それらに記載された技術が周知であることについて,原告に意見を述べる機会を付与しなかったこと等の事実が認められる。以上によれば,審決は,相違点2に係る本願発明の構成である「1.0μL未満の容量をもつキャピラリー室」とすることが容易想到であると判断するに当たって,引用例2に開示されているとした査定の理由とは異なり,甲10ないし12に基づき,サンプル室の容量を1μl以下としたものが周知であるとの理由によって結論を導いたことが認められる。すると,審判手続において,原告に対し,拒絶の理由を通知し,意見書を提出する機会を与えるべきであったにもかかわらず,その機会を付与しなかったから,特許法159条2項で準用する同法50条に違反する手続違背があり,この手続違背は審決の結論に影響を及ぼすというべきである。したがって,審決は取り消されるべきである。イ被告の反論について被告は,反論として,次の主張をするが,いずれも採用の限りでない。被告は,本願発明は数値限定を伴った発明であるが,本願明細書には,キャピラリー室の容量が1.0μL未満であることや,グルコース濃度の読み取りを得るのが検出後10秒以内であることの臨界的意義が記載されておらず,その格別な技術的手段についても記載されていないため,審決は,本願発明を容易想到であるとしたものであって,引用例2に「1.0μL未満の容量をもつキャピラリー室」が記載されているか否かとは関係なく,本願発明は容易想到であるといえるから,拒絶査定と異なる理由によって判断したことにはならないと主張する。被告の主張は失当である。上記アのとおり,拒絶査定において,本願発明が容易想到であると判断した理由は,「1.0μL未満の容量をもつキャピラリー室」が引用例2に開示されていることを前提とするものである。すると,被告が,審決において,本願発明が容易想到であると判断した理由は,引用例2に「1.0μL未満の容量をもつキャピラリー室」が記載されているか否かとは関係がないと主張することは,審決の理由と拒絶査定の理由とが異なることを前提とするものであって,主張自体失当である。被告は,?検査に用いるサンプル量を少なくするためにサンプル室の容量をより小さくする方が好ましいこと,及び,検査をより迅速に行う,すなわち,濃度の読み取りを得るまでの時間をより短くする方が好ましいことは,当分野の技術者であれば当然に知っている一般的な技術常識であり,審決は,常識的で周知性が高く当然又は暗黙の前提となる事項を,容易性の判断の過程で補助的に用いるために,甲10ないし12を提示したものにすぎない,すなわち,甲10ないし12は,当業者ならば当然知っているはずの事項を提示したものにすぎないから,この周知技術に対して意見を申し立てる機会を与えなかったからといって,手続的に違法であったとはいえない,?また,甲10ないし12に,サンプル室の容量を1μL未満としたものが記載されていたため,審決はその点について言及したが,これは請求人が納得するための補足的な言及であって,引用例又は周知例に1μL未満のものが記載されているか否かで,審決における判断が左右されるものではないから,新たな理由付けではない旨を主張する。被告の主張は失当である。検査に用いるサンプル量を少なくするためにサンプル室の容量をより小さくする方が好ましいことが,当分野の技術者であれば当然に知っている一般的な技術常識であったとしても,そのことから直ちに,「1.0μL未満の容量をもつキャピラリー室」とする技術が周知であるということはできないので,被告の主張は,採用の限りでない。当業者の間に広く知られた課題であって,サンプル室の容量を1μl以下としたものも周知である。必要であれば,国際公開第01/73124号パンフレット第4頁16~19行,第4頁31行~第5頁3行,第5頁9~13行および第6頁20~21行,国際公開第00/73778号パンフレット第4頁21行~第5頁2行,国際公開第01/33216号パンフレット第1頁12行~第2頁12行を参照。」とするものである(上記(1)ア(オ))。審決の上記理由は,引用例2を適用するのではなく,むしろ,甲10ないし12を適用することによって,「1.0μL未満の容量をもつキャピラリー室」とする技術が周知であることを認定し,本願発明を引用発明から容易想到であるとの結論を導いたものといえる。したがって,被告の上記主張は,失当である。被告は,原告において,平成20年4月21日付け意見書及び同年10月27日付け手続補正書において,本願発明が引用発明から容易に想到し得ないものである旨の反論を述べているから,審判手続に違法はない旨主張する。被告の主張は失当である。上記アのとおり,審決の理由は,査定の理由とは異なるものであり,原告は,平成20年4月21日付け意見書及び同年10月27日付け手続補正書において,「1.0μL未満の容量をもつキャピラリー室」を用いる技術が周知であるか否か,それが甲10ないし12に開示されているかについては反論していない。審判手続中で,原告に,意見を述べる機会が与えられていたとはいえない。したがって,被告の主張は採用できない。2小括以上のことから,原告主張の取消事由1には理由があり,その余の争点について判断するまでもなく,審決は違法として取り消されるべきである。これに対し,被告は,他にも縷々主張するが,いずれも採用の限りでない。