特許庁が不服2013-4177号事件について平成26年7月25日にした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,1補正についての独立特許要件(平成18年法律第55号改正附則3条1項により,なお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法17条の2第5項において準用する同法126条5項。以下,各条につき同じ。(進歩性の有無)及び2手続違背の有無である。付けで,上記平成24年3月13日付けの手続補正は却下され,同日付けで拒絶査定を受けたので,平成25年3月4日,これに対する不服審判を請求をするとともに(不服2013-4177号),特許請求の範囲を全文変更する手続補正(本願補正)をした(請求項の数16)(甲1~3,8,10~12)。特許庁は,平成26年7月25日,本願補正を却下した上で(平成18年法律第55号改正附則3条1項により,なお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項。以下,各条につき同じ。)「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年8月8日,原告に送達された。上記平成23年3月9日付けで補正された請求項1の発明(本願発明)及び上記平成25年3月4日付けで補正された(本願補正)後の請求項1に係る発明(本願補正発明)に係る特許請求の範囲の記載は,それぞれ,次のとおりである。存可能であるように,少なくとも約3ヶ月の貯蔵寿命を有する,組成物。プロバイオティク構成成分は共に混合されてなり,前記組成物は,実質的にチューインガム基質を有しない,組成物。刊行物1には,次の発明(引用発明)が記載されている。入れ,冷蔵庫に入れて固化させ,得られた材料片を型から外した乳製品おやつ。前記組成物は,実質的にチューインガム基質を有しない,組成物。腸管から単離された株を含』むのに対して,引用発明は,そうではない点。12から,引用発明のプロバイオティックとして,胃腸障害防止のために刊行物2のペットの胃腸管に生存する単離菌株であるラクトバチルスやビフィドバクテリウムを用いることは,当業者が容易になし得る。菌株が切除され洗浄された胃腸管から単離できることは,従来知られていたことである。本願補正発明の細菌が切除及び洗浄されたイヌ科動物又はネコ科動物の胃腸管から単離された株を含むものであることによる作用効果は,顕著な作用効果として把握できるものでない。3と45から,引用発明のプロバイオティックとして,刊行物2のペットの胃腸管に生存する単離菌株であるラクトバチルスやビフィドバクテリウムを用いるに当たり,その菌株を,切除及び洗浄された胃腸管から得るものとして,本願補正発明の相違点1に係る構成とすることは,当業者が容易に想到し得る。本願補正発明の作用効果は,引用発明,刊行物2及び周知事項から,当業者であれば予測できた範囲のものである。したがって,本願補正発明は,引用発明,刊行物2及び周知事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができた。よって,本願補正を却下する。上記(1)アのとおり。前記組成物は,実質的にチューインガム基質を有さない組成物。単離された株を含』むのに対して,引用発明は,そうではない点。対して,引用発明は,そのようなものであるか不明な点。上記(1)エのとおり。)か月にわたって試験したものであること(刊行物1の【0067】)を考慮すると,引用発明の乳製品おやつは,実質的に少なくとも約3か月の貯蔵寿命を有するものといえる。したがって,相違点2は,実質的な相違点ではない。本願発明は,特許法29条2項の規定により,特許を受けることができない。すると,このような特許を受けることができない発明を包含する本願は,本願発明以外の他の請求項に係る発明について検討するまでもなく,拒絶されるべきものである。製品は未加工材料を混合することによって得た混合物を型にすくい入れ/かき入れ,冷蔵庫に入れて固化させ,得られた材料片を型から外した乳製品おやつ」(前記第2,3(1)ア)と引用発明を認定したことは,争わない。そのように引用発明を認定したのであれば,引用発明の内容は,上記実施例1の記載に基づいて解釈されなければならない。刊行物1の実施例1に係る記載箇所以外に本願補正発明の構成に対応する構成の記載があるからといって,その記載を流用して実施例1の組成に係る構成成分を組み替えることは許されない。「プロバイオティック」が2重量%含まれているとされているだけであり,それが,本願補正発明の「ビフィドバクテリウム,ラクトバシラス,及びこれらの組み合わせからなる群から選択される属を含む細菌」を含むものであるか否かは明らかではないから,この点は,相違点として認定されなければならない。「プレバイオティック」が3重量%含まれているとされているだけであり,それが,本願補正発明の「ソルビトール,マンニトール,グルコース,マンノース,フルクトース及びこれらの混合物からなる群から選択される単糖類」を含むものであるか否かは明らかではないから,この点は,相違点として認定されなければならない。上記実施例1は,上位概念であるプロバイオティック又はプレバイオティックが実際に用いられることはなく,その下位概念に該当する何らかの成分が用いられたと解釈されるものではあるが,だからといって,刊行物1に開示されたあらゆるプロバイオティックに属する成分と刊行物1に開示されたあらゆるプレバイオティックに属する成分の組合せが開示されているわけではない。以上のとおり,審決の一致点・相違点の認定には,誤りがある。刊行物1には,引用発明のプロバイオティックとして,刊行物2に記載された猫や犬等のペットの胃腸管に生存するラクトバチルス属又はビフィドバクテリウム属の乳酸菌の新規単離菌株を用いることを示唆するような記載は存在しない。刊行物2には,猫や犬等のペットの胃腸管に生存するラクトバチルス属又はビフィドバクテリウム属の乳酸菌の新規単離菌株が有用であることの記載はなく,胃腸管に生存する菌株が,切除され洗浄された胃腸管から単離できることが記載されているにすぎない。刊行物1の【0028】には,実に25種類もの好ましいプロバイオティック微生物が記載されており,引用発明のプロバイオティックを刊行物1の【0029】の「特に好ましいプロバイオティック微生物」に限定して解釈する理由は何ら存在しない。引用発明の乳製品おやつが,仔犬や仔猫の健康的な消化管の発育に有用なものであるとしても,刊行物1は,切除及び洗浄されたイヌ科動物又はネコ科動物の胃腸管から単離された株を用いることを示唆しているわけではなく,そうしなければならない,又は,そうすることが好ましいという技術常識が存在するわけでもない。顕著な作用効果を奏する。以上のとおり,審決の相違点1の判断には,誤りがある。特許法159条2項により準用する同法50条の趣旨は,拒絶査定不服審判において審判請求時の補正が行われ,補正後の特許請求の範囲の記載について拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合にも妥当する。そこで,周知技術や技術常識を適用したような限定を行った場合のように,査定の理由と全く異なる拒絶の理由とはいえない場合を除き,拒絶理由通知をすることなく補正を却下することは,手続保障の観点から許されないと解すべきである。本件においては,本願補正は,1プロバイオティック構成成分を「ビフィドバクテリウム,ラクトバシラス,及びこれらの組み合わせからなる群から選択される属を含む細菌」を含むと,2プレバイオティック構成成分を「ソルビトール,マンニトール,グルコース,マンノース,フルクトース,及びこれらの混合物からなる群から選択される単糖類」を含むと限定するところ,これらの構成は,周知技術や技術常識を適用したような限定とはいえない重要な特徴点に該当する。審判において拒絶の理由が通知されていれば,原告は,意見書を提出し,あるいは,手続補正を行うなどの機会を持つことができるから,審判の結論も大きく変わっていた可能性がある。以上のとおり,審判の手続には,特許法159条2項が準用する同法50条の規定に違反する違法がある。刊行物1の実施例1は,刊行物1の特許請求の範囲に記載された発明の具体例と解されるにもかかわらず,その成分について,「プロバイオティック」「プレバイオティック」と記載されており,具体的にどのようなものが用いられたのか明らかでない。【0033】に例示されたいずれかのものが用いられたと解するのが自然であり,そして,刊行物1には,そのいずれの発明についても開示されていると,当業者は理解できる。刊行物1には,特に好ましい「プロバイオティック」として,ビフィドバクテリウム属の細菌やラクトバシラス属の細菌が記載されている(【0029】。)「プレバイオティック」として例示されたもののうち,単糖類であるグルコース,マンノース,フルクトース等に着目することは不自然なことではない。「プロバイオティック」として,ビフィドバクテリウム属の細菌やラクトバシラス属の細菌を用い,「プレバイオティック」として,グルコース,マンノース,フルクトースを用いた発明についても開示されていると,当業者は当然に理解できるといえる。【0011】,乙6の明細書2頁13~18行目),また,プレバイオティックとして,グルコース,マンノース,フルクトースが通常のものであること(乙2の【0126】)は,いずれも,技術常識である。以上のような前提で本願補正発明と引用発明とを対比すれば,両者は,少なくとも,「(a)ビフィドバクテリウム,ラクトバシラスから選択される属を含む細菌を含むプロバイオティク構成成分及び(b)グルコース,マンノース,フルクトースからなる群から選択される単糖類を含む甘味剤構成成分,を含む組成物」の点で一致する。したがって,審決の一致点・相違点の認定には,誤りはない。刊行物2には,猫や犬等のペットの胃腸管に生存するラクトバチルス属又はビフィドバクテリウム属の乳酸菌の新規単離菌株と,このような菌株を含有する猫や犬等のペットの胃腸管の健康のためのペットフード組成物について記載されている(【請求項1】【請求項4】【請求項18】【0002】【0003】【0006】。)た,胃腸管に生存する菌株が,切除され洗浄された胃腸管から単離できることは,従来から広く知られていたことである(乙2の【請求項1】【請求項28】【0097】。)オティックとして,猫や犬等のペットの胃腸管に生存するラクトバチルス属又はビフィドバクテリウム属の乳酸菌の菌株であって,その胃腸管を切除し洗浄した上でその胃腸管から単離した菌株を用いることは,当業者が容易に想到することである。そのようにすることによる効果も格別顕著なものとはいえない。以上のとおり,審決の相違点1の判断には,誤りはない。特許法159条2項により読み替えて準用する同法50条ただし書きの規定からすれば,拒絶査定不服審判の請求と同時にした明細書等の補正について,同法159条1項により読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下の決定をするときには,独立特許要件における拒絶の理由がたとえ査定の理由と異なる拒絶の理由であったとしても,審判請求人に対し,その拒絶の理由を通知し,意見書を提出する機会を与える必要がない。仮に,拒絶の理由が異なるとしても,プロバイオティク構成成分として,ビフィドバクテリウム属の細菌やラクトバシラス属の細菌が通常のものであることは,技術常識であり,単糖類として,ソルビトール,マンニトール,グルコース,マンノース,フルクトースが通常のものであることも,技術常識であるから,本願補正は,技術常識を適用した限定にすぎない。したがって,独立特許要件における拒絶の理由の通知の要否について,原告が主張するような前提に立ったとしても,本願補正は,当業者にとっての周知技術や技術常識を適用したような限定である場合に該当するから,改めて原告に対して意見書の提出及び補正をする機会を与えることなく進歩性を否定して補正を却下することができる。これにより,原告に対する不意打ちがあったとはいえないし,手続保障の面で欠けるところもない。以上のとおり,本願補正を却下する決定をするに当たり,拒絶の理由を原告に通知して意見書を提出する機会を与えなかったことは,違法ではない。本願明細書(甲1)によれば,本願補正発明は,次のとおりと認められる。本願補正発明は,プロバイオティク構成成分及び甘味剤構成成分を含む組成物に関する(【0001】。(001】【0003】。本願補正発明の組成物は,前記第2,2(2)の構成を有する。プロバイオティク構成成分は,ペットの消費に好適で,ペットの胃腸管内の微生物のバランスの改善,又は,疾患若しくは容態の軽減若しくは予防に対して有効な,1以上の酵母又は細菌性プロバイオティク微生物を含む。本願補正発明において,プロバイオティク構成成分は,ビフィドバクテリウム属の細菌,ラクトバシラス属の細菌及びこれらの組み合わせからなる群から選択される属を含む細菌を含み,切除及び洗浄されたイヌ科動物又はネコ科動物の胃腸管から単離された株を用いる。本願補正発明の組成物は,プロバイオティク構成成分の安定性に有用であることが見い出される甘味剤構成成分を含む。本願補正発明において,甘味剤構成成分は,ソルビトール,マンニトール,グルコース,マンノース,フルクトース又はこれらの混合物からなる群から選択される単糖類を用いる。(【0016】【0017】。本願補正発明の組成物を摂取することにより,一般に,哺乳動物の全般的な健康の維持・改善,症状の軽減あるいは予防に効果がある(【0065】。刊行物1(甲14)には,次の記載があり,実施例1に着目した引用発明は,前記第2,3(1)アの構成を有する。本発明は健康的な消化管の発育に有用な食品に関する。した栄養学的食品は天然の食品であることが好ましい。形態で与えられることが必要である。スト動物に有益な効果をもたらす微生物のことである。ホスト動物の健康増進に役立つ消化されない食物成分のことである。