基づく訂正の前後の特許請求の範囲の記載は,別紙のとおりである。項記載のとおりである(以下,それぞれを上記の順序に従い「本件発明1」,「本件発明2」及び「本件発明3」といい,併せて「本件発明」とい2う。被告は,業として,被告製品を製造し,販売の申出及び販売をしている。成要件をそれぞれの符号に従い「構成要件A」のようにいう。被告製品の構成を本件発明の構成要件に対応させると,次のとおりである。Cu-Ni-Si系合金部材。被告製品は,本件発明1の構成要件(本件発明2の構成要件Iが引用するものを含む。)A,B,E及びGを充足し,本件発明3の構成要件A1,B1,E1及びG1を充足する。構成要件C(Iが引用するものを含む。容しているから,被告製品がスズ及び亜鉛を含有していても構成要件C,C1を充足する。このことは,本件発明2及び3が本件発明の従属項としてスズ及び亜鉛を含有する組成を規定していること(ただし,本件発明3は本件訂正により独立項となった。)の中の実施例においてスズ及び亜鉛を含む実施例の例示があることからも明らかである。構成要件D(Iが引用するものを含む。留応力は75MPaであり,これは66~184MPaの範囲内であるから,構成要件D,D1を充足する。構成要件F(Iが引用するものを含む。),F1について被告製品の直径4μm以上の大きさの介在物個数は0個/mm2であり,これは文言上86個/mm2以下の範囲内であるから,構成要件F,F1を充足する。件明細書の記載によっても明らかである。構成要件C(Iが引用するものを含む。),C1について被告製品は残部がスズ及び亜鉛を含んでいるから,構成要件C,C1を充足しない。銅合金からなり」というのは,銅と不可避的不純物のみが含まれる合金という意味である。構成要件D(Iが引用するものを含む。測定条件に従って算出される値が本件発明にいう「圧縮残留応力」と技術的に同一のものであるか否かは不明である。構成要件F(Iが引用するものを含む。),F1について本件発明は,直径4μm以上の介在物が相当数あることを前提に,その上限を86個/mm2以下と規定したものであるから,介在物が存在しない構成は含まれない。釈しても,本件明細書に開示されている実施例の下限である25個/mm2が限界である。構成要件Hについて被告製品のZnの含有量は0.5~2.0%であり,そのうちの1.5%以下のものは,構成要件Hを充足する。工番6001-1(M702S-1/2H)に基づく新規性,進歩性の欠如について(被告の主張)本件特許出願前に公然実施された工番6001-1は,原告の充足性に関する主張によれば,本件発明1及び2の全ての構成要件を充足する。金の断面における介在物個数はエッチング条件によって変化しないところ,被告において適切なエッチングを行い0個/mm2という結果が出たのであるから,工番6001-1は,構成要件F,F1を充足するのである。定している点については,工番6001-1の導電率は40%IACSであるが,導電率の測定結果には誤差が生じるものであるから,実測値が41%IACS以上のものも公然実施されていたことは間違いない。者が容易に想到することができた。7(原告の主張)工番6001-1が本件特許出願前に公然と譲渡されたと認めるに足りる証拠はない。径4μm以上の介在物の個数の範囲内であると認めるに足りる証拠はないから,工番6001-1は,構成要件F,F1を充足しない。工番6001-1の導電率は,40%IACSであるから,この点においても構成要件F1を充足しない。本件発明3は,コルソン合金の組成や圧縮残留応力,介在物個数を規定した上で,疲労特性改善を図りつつ導電率を更に規定したものであり,このような前提を無視して導電率40%IACSである工番6001-1に基づいて導電率41%以上とすることが容易であると主張しても意味がない。工番6003-1(M702C)に基づく進歩性の欠如及び先使用について(被告の主張)本件特許出願前に公然実施された工番6003-1は,原告の充足性に関する主張によれば,本件発明の圧縮残留応力以外の構成要件を充足する。工番6003-1の直径4μm以上の介在物の個数については,コルソン合金の断面における介在物個数はエッチング条件によって変化しないところ,被告において適切なエッチングを行い0個/mm2という結果が出たのであるから,構成要件F,F1を充足する。40MPaであり構成要件D,D1の圧縮残留応力値を充足しないとしても,構成要件D,D1において圧縮残留応力値を66MPa以上とすることについては臨界的意義が認められず,単なる設計事項に過ぎない。(原告の主張)工番6003-1が本件特許権の出願日の前に公然と譲渡されたことを認めるに足りる証拠はない。成要件D,D1の圧縮残留応力値を充足しない。定結果が本件発明に係る直径4μm以上の介在物の個数の範囲内であると認めるに足りる証拠はないから,工番6003-1は,構成要件F,F1を充足しない。深さ及び介在物の個数と疲労寿命との相関関係の存在が知られていなかったところ,これを実験的に解明して数値範囲で特定したものであるから,工番6003-1のサンプルに基づいて本件発明に想到することは困難である。用による通常実施権が成立することはない。範囲を限定した理由が本件明細書の記載内容からは理解することができないし,各パラメータ間の相互関係も不明である。本件明細書は,例えば,残留応力の数値範囲を決定するに当たり,疲労寿命に影響を与えるパラメータである介在物個数を「100個/mm2以下」と極めて曖昧な条件のもとで実験を行い,数値範囲を決定したという誤りを含んでおり,そこから9得られた残留応力の数値限定には何ら技術的意義が認められない。本件発明はマグネシウムを成分として含有しないが,マグネシウムを含有しないCu-Ni-Si系合金部材の発明例は1例のみであり,1個の発明例から数値範囲を限定することは不可能であるから,本件発明における数値限定をサポートする記載は本件明細書中に存在しない。在物個数の下限は25個/mm2であり,直径4μm以上の介在物個数0~25個/mm2未満の範囲をサポートする発明例がないため,この範囲において本件発明の効果を奏するか不明である。サポート要件違反の裏返しとしての実施可能要件違反もある。物の個数と疲労寿命との相関関係の存在が知られていなかったところ,これを実験的に解明して顕著な効果が表れる数値範囲を特定したものであり,臨界的意義が問題になる事案ではない。金属疲労については相対的な評価しかできないところ,実験条件において介在物個数を厳密に同一にしなくても,圧縮残留応力と疲労特性との関係である程度の相対評価は可能である。定されたパラメータの範囲内であり,本件発明の作用効果を十分に奏している。書の発明の詳細な説明の段落【0019】に詳しく記載されている。料No.18だけであり,その残留応力は,-100~-150MPa,最大谷深さPvが0.3~0.4μm,介在物個数が100個/mm2以下であって,当業者といえども,係る1個の発明例から訂正後の請求項4に係る発明を把握することは不可能であり,本件訂正は,訂正前の明細書に記載されていない発明を記載している点で特許法126条5項に違反し,訂正後の明細書に記載されていない発明を記載している点で同法36条6項1号に違反する。(原告の主張)本件訂正のうち,スズの含有量については,発明例18によって実験的に確認された上限までその範囲を限定するもので新規事項の追加ではない。率が41%IACS以上であることは十分に読み取ることができる。