[概要]本件は,原告が発明の名称を「熱間プレス用鋼板」とする被告の特許について無効審判を請求したところ、特許庁が訂正を認め請求不成立の審決をしたことから、その取消しを求めた事案。表層に加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜を備えた亜鉛-ニッケル合金めっき層,亜鉛-コバルト合金めっき層,亜鉛-クロム合金めっき層,亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき層,スズ-亜鉛合金めっき層または亜鉛-マンガン合金めっき層を鋼板表面に有することを特徴とする700~1000°Cに加熱されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス用鋼板。明に係る特許請求の範囲の記載には、サポート要件及び明確性要件違反はなく,本件訂正明細書の記載には実施可能要件違反はない,3本件訂正発明は,先願明細書に記載された発明と同一ではないから,特許法29条の2の規定に違反して特許されたものではない。前の特許請求の範囲請求項1及び7に含まれていた純亜鉛のめっき層を除外し,更に亜鉛系合金のめっき層について,亜鉛系合金に含まれる元素を特定することにより,特許請求の範囲を減縮することに伴って,本件発明においては実施例であったものが,本件訂正発明においては参考例となることから,必然的に行われた明細書の記載の訂正であることが認められるから,この訂正がされたからといって,本件訂正1及び17が新規事項を導入する訂正となるものではない。由も,かかる限定を示唆する技術的事項も,本件明細書には全く記載されていない旨主張する。出願するかは出願人が自由に選択できる事項であり,特許請求の範囲を当該選択した発明部分に限定した理由等が明細書に記載されていないからといって,それだけでは,新規事項を導入する訂正として許されないこととなるものではない。許法126条5項の規定に違反する旨主張する。列挙された元素から任意の元素を選択するという技術思想が本件明細書に記載されていないからといって,これが訂正要件違反となるものではないことは,前記イのとおりである。実施可能要件について甲10は,本件特許の出願人である住友金属工業が,本件特許の出願日...の2か月後...に出願し,...そもそも甲10は,本件特許の出願日当時の公知文献とはいえない。技術として斟酌することはできない。...本件審決が,鋼種Eの焼き入れ温度について,Ac3点の計算式に基づき,これを544°Cと算定した判断には誤りがあるといわなければならない。種Eについては,上記Ac1点の計算式に従い,...949°Cとなり,...本件訂正発明の温度条件である700~1000°Cの範囲内にあるから,...本件訂正発明を実施することが可能である。「相違点A’」という。記合金に係る記載はない。法により製造したとしても,その特性は異なることが通常である(弁論の全趣旨)。すると,先願明細書には,本件訂正発明1において特定されている上記のめっき合金が具体的に開示されていない以上,先願明細書に,先願発明’の「亜鉛又は亜鉛-アルミニウム被膜」を形成する合金として,本件訂正発明1において特定されている上記のめっき合金が記載されている又は記載されているに等しいということはできない。正発明1と同一ではないとした本件審決の判断に誤りはない。原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,本件審決にこれを取り消すべき違法は認められない。[コメント]本判決でも、原告の請求が棄却された。項を導入にあたらないと判断したことは、実務上参考になると考える。