exhaustion)の範囲が争点でした。最判のPDF、そのコピー、そのテキスト。私の6月10日のブログ。ニューズレター、Kuyaさんのブログでの解説、モリソン・フォースターの解説(PDF)、知財情報室、PatentDocsによるレポート。特許権者LGは、インテルにライセンスをしたのですが、ライセンス契約ではインテルの顧客のためのライセンスは無いと規定されるなどしていて、インテルからのCPUおよびチップセットの購入者=コンピュータ・メーカからもロイヤリティを徴収する目論見だったようです。した請求をしたのですが、色々と争いになり、そのうちの一つが最高裁で取り上げられたのが本件です。結局、消尽を肯定ということで、こういう形で各段階からロイヤリティを徴収するやり方は否定されました。他の許諾がなされていたものの、他からの部品との組み合わせで使う購入者のためのライセンスを与えるものではない、との規定がありました。消尽について制限したり変更したりするものではない、との条項もありました。Agreementによりインテルは、その顧客に対して、LGから顧客のための明示または黙示のライセンスはない旨を通知することが求められていました。インテルからCPUとチップセットを買って(インテルからは、上記の通りの通知がなされていました)、他社のメモリなどの部品と共にパソコンを組み立てて販売していました。これに対してLGが特許侵害を主張したのが本件訴訟です。最高裁は結論的には、消尽を認めました。顧客のためのライセンスが無いというのは、消尽とは無関係(それでも消尽は成立する)、としています。インテルによるCPUとチップセットの製造販売はLGによってライセンスされており、これをもってその特許は消尽した、との判断です。他の争点など他に争点となり抽象論として判示事項になっているのは、次の2点です。方法クレームだからといって消尽しないわけではない、という判示です。本件の三つの特許は、メモリ、キャッシュ、バスのそれぞれの動作についてのもので、それを方法としてクレームにまとめています。LGの主張は、物のクレームなら消尽があっても、方法クレームについてはその使用が実施であって消尽ということはないのだ、というものでした。最判はこれを否定しました。方法クレームでも消尽があり得るのです。一つは、被許諾者(インテル)がクレームの全要件を充足する行為をしてはいなくても消尽が成立する、ということです。インテルが許諾に基づいて供給していたのは、CPUおよびチップセットです。当然に、これらのクレームの規定する働きを予定したものではあるものの、インテルがこうした方法を使っているわけではない(この供給の関係で)という点を取り上げて、LGは、消尽を争う主張をしていたものです。最判はこれも否定して、消尽があり得るとし、このケースでの消尽を認定しました。下級審との関係なお下級審では、地裁では一旦は略式判決で、消尽で全部の請求が退けられましたが、その後にそれが限定され、装置クレームについてだけ退けたという経過が説明されています。理由で消尽を否定した、というものです。最判は、これらを完全に覆しました。なっていますが、高裁判決では、多数の被告が出ています。経過の詳細が分からないのですが、他の被告の件は地裁で審理されているのかも知れません。高裁判決は、一部破棄で差戻になっていますから。すると、今回の最判にしたがっての審理が、今後なされることになるのだと思われます。今回の裁判の話は、パテント・トロールの要求するライセンスの仕組みなどとしては、かなりありがちなものを否定しているのだと思います。してみると、既に問題になっているケースへの影響も結構ありそうに思われます。日本企業に対する米国特許がらみの警告書においても、この件のLGのように、多層的な徴収をしようとしたものが少なからず存在します。有名な、レ○○○○とか、そうです。近頃でも、マイクロプロセッサについてのライセンスの売り込みとか、同じような形を目指しているものと見えます。今後はこうしたものが、少なくとも当面は、無くなることが期待されます。クレームを工夫することは、米国で良く行われています。この最判が出た後で、また何らかの工夫がなされることは、大いに予想されます。それは結局は上手く行かないのだろうとも思いますが、争いが生ずることはありそうです。下でもう少し検討します。本件の当事者ブログでもちょっと書いていたことですが、このケースで権利主張をしているのは、レメルソン財団とかではなくて、またそもそも米国企業ではなくて、韓国のLGなのですね。LGがとても順応性が高いのか、それとも、このケースの被告は台湾企業なので、そちら相手なら相対的に上手く立ち回れると踏んだのか。world.」とのこと。OEMが多いようですね。MITの100ドルノートPC、なんて記事もあります。LGがコダックから有機EL事業を買ったと報道されています。それも、特許が重要視されてのことのようです。WATCHの「有機EL事業をLGに売却」との記事では、「我々は、材料などにおいて有機EL関連の必須の特許ポートフォリオを有している。」なんてセリフが引用されています。LGの特許戦略の一つなのでしょうか。インテルの行為とライセンス再考して不思議に思うのは、こういう状況でのインテルのライセンスというのは、そもそもどういう趣旨なのかな、という点です。少なくともこれらのクレームについては、インテルは直接侵害者ではないわけです。他に、直接侵害に当たるような特許もあるかもしれないですが、分かりません。LGとインテルのライセンスは、相当数の特許をまとめてのものとのことですので、もしかするとこのクレームは単なるオマケなのかも知れません。それでも敢えてこれらのクレームとの関係を考えると、インテルの得たライセンスは、積極的教唆や幇助の間接的な責任を問われないためのもの、という意味を持つはずですが、供給先への黙示的なライセンスを含まないとの規定などの仕組みからいって、供給先はそれぞれにLGとのライセンス契約を締結することが(LGからは)期待されています。インテルへのライセンスなど無くても。その意味でも、他の特許がメインの対象なのかも知れません。このライセンス契約は、おそらくはLGの方の意向によってドラフトされたもので、多層的に各段階のメーカーすべてからロイヤリティを徴収しようという目論見のものだと思われます。この様にまとめてしまうと、それ自体はおかしくはない話のようにも聞こえます。本件でのように、直接侵害にならないものからまで、ロイヤリティを徴収すると、いったい何に対しての徴収をしているのか、かなり奇妙な感じになってきます。典型的な消尽ではない典型的な消尽というのは、特許の方は物の発明で、その対象物が流通していく場合です。本件では、方法クレームであることと密接に関係しますが、インテルはCPUとチップセットのメーカーであり、本件被告Quantaはそれを組み立てているパソコンメーカーであって、やってることが別々です。この相違が特許との関係で意味のある差異になっているために、単純な消尽とは違う問題状況となっています。この相違は、あくまでも、LGの側で消尽を否定しようとする議論の根拠となっています。本件最判は、その主張を排斥しました。素直な、単なる流通の場合には、より当然に消尽の成立が認められるはずです。本件のインテルが、特許対象物その物を作っていたわけではないことか、消尽肯定の理由となっているわけでは、決してないはずです。インテルが売った物は、問題の特許の実施品その物ではないという点で素直な消尽は無いようにし、また、黙示的な許諾が成立しないようにライセンス契約において明示的に否定の規定を入れている。この両方で、多層的徴収を可能とするように用意してるのですね。それでも駄目だとしたのが本件最判であり、少なくとも相当の範囲で、多層的な徴収は出来なくなったものだと思います。クレーム要件の中で差を付けているここで注目される点として、クレームの中の要件の扱い方があります。実施品の流通の場合と違って、インテルは実施行為自体をしているわけではないのに消尽を認めるについて、クレーム要件の中で差別というか区別をする話になっているのですね。一部だけではあるが、重要な点をやっているので、消尽するのだ、という話です。これは、結論的には常識に適う話とは思いますが(少なくとも日本から見て)、良くある米国の理屈と違っているような印象を受けます。良く言われるのは、クレーム中の各要件は、全部満たされて初めて侵害なのであって、要件の間に軽重はない、という話です。それと違う判示のように(も)見えます。して消尽を認めました。inventiveな部分と、そうではない部分とがあることを認めています。よるのだけれど、ここでの消尽のような話についてはそうではない、ということなのでしょう。他社のチップとの組み合わせが前提となっているなお、インテルの製品以外と組み合わせなければOKに見える契約だ、というのは、ちょっと違う話のようです。メモリなど、インテルが作っていない部品との組み合わせでも、この組み合わせに当たるのであり、当然にそういう組み合わせをすることが予定されていますから。この事案では上流側(インテル)とのライセンスによってすべてが終わるという話になっていますが、こういう話を考えると、それだけではないと思います。各段階から多層的に徴収することを否定した最判なのだと思われます。米国での消尽の議論の総まとめがなされており、これまでの関係事件のご紹介など大変に勉強になります。本件の事情の説明については疑問なところがあります。「そのライセンス契約の条項とは、Intelにマイクロプロセッサを販売する際にIntel製のメモリ等を使用することを義務づけるものであった。」(808頁右欄)とのこと。これは違います(......違うと思います。誤解を前提としたコメントが多いようで、迷ってしまわないでもないですが)。「Intel製のメモリ」というのは無理です。インテルは1985年にメモリ(DRAM)から撤退してしまっており、現在ではメモリを作っていません。フラッシュメモリでは大手メーカですが、これはここで言うメモリ(パソコン用のメインメモリ)ではありません。「Intel製のメモリ」というのは存在しないのですから「義務づける」などは無理な話で、そんな契約は考えにくいです。「Intel製のメモリ」の他を禁止していて(禁止があり得るような、つまり「Intel製のメモリ」の存在が前提になると思いますが)、それにQuantaが違反していたなら、特許権者LGの主張ももっと見込みがあったと思われます。禁止しているのだと、Quantaの使用は契約違反になってしまいますし、それも、インテルもQuantaも契約違反を承知で供給して使っている、という話になります。これだと特許権者の主張が認められる公算がかなり高くなると思います。いう事案ではないのです。実際の規定は、他からの部品を組み合わせての使用(それは実は当たり前)についてはライセンスが第三者に与えられているわけではない、というだけです。パソコンにメインメモリは不可欠ですから、インテル以外の部品を使うことは必然です。チップセットを売る(使う)場合にも、もちろんです。LGとインテルとの契約は、単に、そうした他の部品を組み合わせた(当たり前の)場合についてライセンスを第三者に与えるものではないとし、また、その旨を表示することをインテルに対して求めているだけです。この箇所の記載は、以上のようにおかしいんですが、筆者の方々も別にほんとに誤解しているわけではないようにも見えます。後ろの方では、メモリを作ってないのをご承知のように見える記述もあります。815頁左欄には、「ライセンス品の使用に関する制限が定められていないことを理由に〜」と書いてあります。「そのライセンス契約の条項とは、...義務づけるものであった。PatentlyO)、本件最判が必ずしも断定していないところもあるために、ライセンス契約のドラフトの仕方によっては、多層的な徴収の可能性もまだ残っているかのように理解している向きが少なくないように思います。実際的には、契約ドラフトで多段階での徴収を可能にすることは出来ないと思います。実際的というのは、被許諾者にとって何のためにライセンス契約を結ぶのか、ということを考えると難しいということです。被許諾者の合意を取り付ながらなおかつ多層的な契約というのは、考えにくいです。本件の最判によれば、販売が許諾されていさえすれば、それで消尽してしまいます。逆に言えば、その販売を許諾していないような契約条件であれば、下流に対してなお請求できる可能性が残るわけですが、そんな条件では、被許諾者がロイヤリティを支払ってくれるとは思えません。自分自身の行為が許諾されていないのでは、せっかくお金を払っても、また請求されてしまいますから。インテルの例で言えば上記の話を、本件での事情に即してご説明してみます。本件では、インテル以外の製品と組み合わせて使用することについての黙示的許諾は無いという契約になってはいますが、インテルによる販売自体が契約違反になるという条項ではありません。これをさらに進めて、そういう使用のための販売をインテルがすることを許諾しないという契約条項にすれば、すなわち(ちょっとだけですがさらに進んで)、そうしたインテルによる販売が契約違反となる条項となれば、本件最判によっても消尽は起こりません。これは確かにそうだと思います。そんな契約を被許諾者が結ぶわけがありません。いや、本件の場合には、まったくのオマケだったとすれば気にしない可能性もゼロではないですが、この特許のクレームに対するライセンス契約を結ぼうという考えの場合には、そんな契約ではまったく意味がありません。インテルのユーザーはすべて、インテル以外のメモリと組み合わせて使用するために、CPUやチップセットを買うのですから、そんな契約ではインテルの販売自体がすべて契約違反になってしまいます。考えるなら、本当の契約内容は公表しない、つまり、被許諾者に対してそれ以上の責任追及はしないが、しかし公表としては販売がライセンスされていないという旨に発表する、と、いわば「裏契約」をすることです。これにしても、およそまともな企業が相手にするとは思えない話です。ライセンスでは無いが権利主張をしない、という契約も同じことです。権利主張しないということこそがライセンスの実体ですから。契約での対処の可能性を説くのは弁護士の宣伝か?私のブログの6月10日の項に、その夜に加筆として書いたことですが、次のようなことを思いました。最判について検索すると、たとえばこのブログでは、この最判の重要点は、方法特許でも消尽の可能性があること、発明の全要件を備えていない物でも売ると消尽の可能性があること、の2点だとまとめながら、ライセンス契約のドラフトでの対処の余地があることを指摘しています。その対処の方こそ重要と言っているようにも見えます。確かにそうもいえるのでしょうが、でもどうも、職業的な立場でこう言っているように見えてなりません。思い出されるのは、均等侵害を制限するWJ-HD最判について、均等論が生き残ったとのコメントが米国の法律事務所のページでは目立っていたことです。ここのコメント(同絶対アドレス)で書いたように。それと似た構図で、ドラフトの工夫でなんとかなるから、相談してくださいな、と言っている“宣伝”のように見えます。実際には、それで対処できる可能性(特許権者にとって好都合に出来る可能性)はかなり限られるのではないでしょうか。別の特許ならさらに考えてみるなら、インテルにライセンスしなければ、消尽はないわけです。当たり前です(そういう言い方をすると当たり前だが、でも、複数特許の相互関係を考えると実はそれでも微妙。