(a)「本プロジェクトにおいて、IMCT法をより発展させて、”可逆的”に特定細胞の機能を欠損(この場合、”欠損”と呼ぶよりも”一時停止”と呼ぶ方がふさわしい。)・回復させる技術を開発することとした。導入遺伝子を発現させるために、このGABAα6遺伝子の5’上流域からエクソン8の途中までの全長約7.2Kbp(以下GABAα6遺伝子SphI/Bst98I領域と呼ぶ)をプロモーターとして利用することにした。毒素を産生する菌を培養し、菌を培養液中で15分間煮沸後、この煮沸液からPCR法で増幅することにより取得した。」(第3/8?4/8ページ、2.3)(d)「遺伝子導入マウスを作製するために、(1)(2)(3)(4)の遺伝子を構築した(図2参照)。テトラサイクリン依存転写制御因子を発現させるための導入遺伝子。Site)中の11番目のATGをテトラサイクリン依存転写制御因子の開始コドンに合わせたものと12番目のATGをテトラサイクリン依存転写制御因子の開始コドンに合わせたものの、合計2種類を作製した。Protein)と神経毒素、タンパク質不安定化アミノ酸配列の融合タンパク質を発現させるための導入遺伝子。合計6種類の異なる毒素に対してそれぞれ作製した。タンパク質を速やかに除去させる為に付加した。」(第4/8ページ2.4、図2の導入遺伝子の構造の導入遺伝子1、3a)(なお、引用例1原文においては「(1)」、「(2)」、「(3)」及び「(4)」は丸付き数字の1、丸付き数字の2、丸付き数字の3、及び、丸付き数字の4で記載されている。)(e)「本プロジェクトにおける、可逆的(脳)細胞機能発現制御を実現させる為の基本戦略は(1)遺伝子を細胞特異的に発現させる(2)遺伝子の発現を誘導・抑制(リークレベルを低くする)させる(3)細胞死を回避する条件で、神経細胞の機能を停止させるタンパク質を発現させるということである。マウスはそれ自身が有効な疾患モデルマウスとして利用でき、多くの病態(例えばパーキンソン病、アルツハイマー病等)の評価モデルまたは医薬スクリーニングの為の重要なツールとして商品価値がある。タンパク質の過剰発現を誘導・抑制したときに、可逆的な細胞機能制御が実現できているかどうかをSCG細胞において検討する。・・・(4)遺伝子導入マウスの作製に着手する。該遺伝子を導入したマウスを作製することが記載されている。保有する宿主(ヒトを除く)」が記載されているものと認める。以下の点において相違する。6種類の異なる毒素のそれぞれであると記載されているに過ぎない点。引用例1では小脳顆粒細胞である点。DNAを保有する宿主を実際に作成したことは記載されていない点。上記相違点について検討する。毒素を産生する菌由来であることが記載されているにとどまる。その機能を障害する物質をいう。カリウムチャンネルを阻害する毒としてサソリ毒のカリブドトキシンやハチ毒アパミンがある。シナプス前膜のチャンネルとそれに関連するシナプス小胞に作用して伝達物質の放出を抑制する毒としてボツリヌス毒素や破傷風毒素がある。ヘビ毒中のαブンガロトキシンやクラーレはアセチルコリン受容体を阻害する。グルタミン酸受容体を阻害する天然毒素としてクモ毒のジョロウグモトキシンやカリウドバチ毒中のδフィラントトキシンがある。グリシン受容体を阻害するストリキニーネがある。細胞死を回避して可逆的な機能欠損・回復を行う目的で用いられる引用例1における菌由来の神経毒素として用いることは当業者がきわめて容易に想到し得たものである。(イ)の点は実質的な相違点とはいえない。引用例1に記載された導入遺伝子を保有する宿主を調製することは当業者が容易に想到し得たことである。格別の困難性があったものでもない。当業者が期待した通りの結果が得られたことを意味するにすぎない。本件補正発明のように(1)のDNAを含んでいるだけで宿主において神経毒の作用が可逆的であったとはいえない。そのような効果は本件補正発明全体が奏する効果とはいえない。本件補正発明が当業者が予想できない顕著な効果を奏するものではない。以下の点を主張している。(ア)「神経毒素としては、本願発明で使用するボツリヌス菌又は破傷風菌に由来する神経毒素以外にも、フグ毒、テトロドキシン、志賀毒素、クモ毒、サソリ毒、ジフテリア毒素等があります。ここで、本願発明においては、以下に述べる通り、ボツリヌス菌又は破傷風菌に由来する神経毒素を特に選択して用いることによって、タンパク質の発現が可逆的に制御することが可能になりました。多種の神経毒素の中において、ボツリヌス菌又は破傷風菌に由来する神経毒素を用いることによってタンパク質の発現が可逆的に制御できるようになることは当業者といえども到底容易には予測できない顕著な効果であり、本願発明は引例1に対して十分に進歩性を有するものであります。用いて毒素を産生するトランスジェニックマウスを作製することが求められます。従って、毒素としては遺伝子でコードできるタンパク質の因子でなければならず、例えば、フグ毒・テトロドキシンや志賀毒素は遺伝子でコードできないため使用できません。」(ウ)「また、「可逆的」にするためには、不安定化配列を融合させて動物個体内での毒素の寿命を短くすることが方策として考えられます。・・・しかしながら、例えば、ジフテリア毒素は、NADを基質として、NADのADPリボシル基をEF-2(ペプチド鎖伸長因子2)に結合させ(ADPリボシル化、ADPリボシルトランスフェラーゼ活性)、その結果、宿主細胞のタンパク合成を阻害し、結果として細胞致死作用が生じます。このようにして細胞自身が死んでしまうと不可逆的になります。これに対して、ボツリヌス菌又は破傷風菌は、SNAREタンパク質を特異的基質とする分子量50KDaほどのプロテアーゼです。本発明者らは、この毒素プロテアーゼに不安定化配列等を融合させても、そのプロテアーゼ活性が失われないことを実際に確認し、本願発明において採用しました。一般的に、高い発現量を獲得するのが技術的に難しいトランスジェニックマウスにおいて、少ない発現量でその作用を出すには、効果の強い神経毒素を選ぶ必要があります。ボツリヌス菌及び破傷風菌は、少量でもその作用(この場合は、SNAREタンパク質を分解することによる神経伝達抑制作用)を発揮することが可能であるという特徴を有しています。」(エ)「確かに、引例1では、本願発明と同様に、特定細胞の機能を可逆的に欠損・回復させることを目的としています。用いることは本願優先日前既に当業者に周知技術であったと認められる」と認定されています。引例1には研究予定として神経毒素一般の使用予定が記載されているのみであり、本願発明の特徴とする2種の神経毒素については記載も示唆もありません。そもそも、毒素は一般には宿主に対して不利な作用をもたらします。従って、毒素を宿主へ導入する遺伝子として使用する場合には、本願発明の目的とする解析の妨げとなる副作用が発生すること、毒素タンパク質の発現が宿主に対して致死的になること、そして毒素タンパク質の発現により、神経伝達が宿主に制御できなくなること等の現象が発生し、仮に導入された個体が取得できても毒素タンパク質が発現しない可能性が十分に予想されます。その上、仮に毒素タンパク質が発現したとしても、本願発明の目的とする効果が発現できない可能性が極めて高いものと予想されます。これらの毒素を用いたことで目的の効果を達成できたことを主張している。上記要件を満たす菌由来の毒素として代表的な毒素であるボツリヌス菌及び破傷風菌由来の毒素を用いることに格別の困難性は認められない。これらの神経毒素を用いたことで作用が可逆的であったことは当業者が予想し得た範囲のものである。毒素タンパク質の発現を可逆的に制御することの困難性を主張している。本願発明1においても引用例1に記載の通りに遺伝子の導入・発現を行っただけである。毒素タンパク質の発現を可逆的に制御することが困難であったとはいえない。そのような効果は本件補正発明全体が奏する効果とはいえない。請求人の(ア)?(エ)の主張はいずれも採用することができない。特許出願の際独立して特許を受けることができない。同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。「本願発明4」という。以下のとおりのものである。請求項1?3のいずれかに記載のDNA、若しくは遺伝子発現制御ユニットを保有する宿主。特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないというものである。引用例1の記載に基づいて当業者が容易に発明できたものである。本願の請求項4に係る発明は,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから,他の請求項に係る発明について検討するまでもなく,本願は拒絶をすべきものである。