本件補正により、特許請求の範囲の請求項1は、次のように補正された。「(A)ポリカーボネート系樹脂又はポリフェニレンエーテル系樹脂70?94重量部、(B)ニッケルで被覆された炭素繊維6?30重量部、及び該(A)及び(B)の合計100重量部に対して(C)外径3.5?70nm、アスペクト比5以上の中空炭素フィブリル0.1?10重量部を配合してなることを特徴とする電磁波シールド用樹脂組成物。」(なお、下線部は補正箇所を示す。)上記補正は、補正前の請求項1(平成21年4月1日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1)に記載された発明を特定するために必要な事項である「熱可塑性樹脂」を、「ポリカーボネート系樹脂又はポリフェニレンエーテル系樹脂」と限定し、「金属で被覆された炭素繊維」を、「ニッケルで被覆された炭素繊維」と限定し、「中空炭素フィブリル」について、「外径3.5?70nm、アスペクト比5以上」との限定を付加したものであり、かつ、補正後の請求項1に記載された発明は、補正前の請求項1に記載された発明と、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるので、上記補正は、平成18年法律第55号改正附則第3条第1項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第17条の2第4項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。本件補正は、新規事項を追加するものではない。)が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(平成18年法律第55号改正附則第3条第1項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第17条の2第5項において準用する同法第126条第5項の規定に適合するか)について以下に検討する。原査定の拒絶の理由に引用された、本願の出願前に頒布された刊行物である特開2002-80737号公報(以下、「引用例1」という。関して、図面とともに次の事項が記載されている。成形してなる導電性樹脂成形体に関する。」(段落【0001】)イ.「また、熱可塑性樹脂としては、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリサルフォン、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレート、ポリフェニレンサルファイド及びポリアミド66よりなる群から選ばれる1種又は2種以上が好ましい。」(段落【0014】)ウ.「炭素フィブリルは、当該フィブリルの円柱状軸に実質的に同心的に沿って沈着されているグラファイト外層を有し、その繊維中心軸は直線状でなく、うねうねと曲がりくねった管状の形態を有する。この、炭素フィブリルの繊維径は製法に依存し、ほぼ均一なものであるが、ここで言う平均繊維径とは顕微鏡観察して5点測定した平均値を指す。炭素フィブリルの平均繊維径が200nmより大きいと、樹脂中でのフィブリル同士の接触が不十分となり、導電性を発現させるための必要添加量が多くなり、また安定した導電性が得られ難い。従って、炭素フィブリルとしては平均繊維径200nm以下、特に100nm以下、とりわけ50nm以下のものが好ましい。炭素フィブリルの平均繊維径は、0.1nm以上、特に0.5nm以上であることが好ましい。繊維径がこれより小さいと、製造が著しく困難である。」(段落【0033】【0034】)エ.「また、炭素フィブリルは、長さと径の比(長さ/径比、即ちアスペクト比)が5以上のものが好ましく、特に100以上、とりわけ1000以上の長さ/径比を有するものが、導電性ネットワークを形成しやすく、少量添加で優れた導電性を発現することができる点で好ましい。観察において、5点の実測値の平均値によって得られる。」(段落【0035】)オ.「更に、本発明の導電性樹脂組成物には、上記(B)導電性炭素フィラー以外の導電性フィラーを付加成分として添加してもよい。導電性充填材を配合しても良い。金属酸化物系フィラーのなかでも格子欠陥の存在により余剰電子が生成して導電性を示すものの場合には、ドーパントを添加して導電性を増加させたものを用いても良い。酸化亜鉛にはアルミニウム、酸化スズにはアンチモン、酸化インジウムにはスズ等がそれぞれドーパントとして用いられる。炭素繊維などに金属をコーティングしたり、チタン酸カリウムウィスカやホウ酸アルミニウムウィスカの表面に導電性酸化スズ又は導電性カーボン層を形成した複合系導電性フィラーを使用することもできる。」(段落【0089】【0090】)カ.段落【0108】の【表4】には、実施例1として、ポリカーボネート100重量部、炭酸フィブリル(審決注:「炭素フィブリル」の誤記である)を3.4重量部、エステル系エラストマーを2.1重量部とするものが記載されている。キ.上記ウ.の「炭素フィブリルとしては平均繊維径200nm以下、特に100nm以下、とりわけ50nm以下のものが好ましい。炭素フィブリルの平均繊維径は、0.1nm以上、特に0.5nm以上であることが好ましい。繊維径がこれより小さいと、製造が著しく困難である。」との記載からみて、管状の形態を有する炭素フィブリルの好ましい外径は0.5?100nmであるということができる。)が記載されていると認められる。「ポリカーボネート100重量部に対して外径0.5?100nm、アスペクト比5以上の管状の形態を有する炭素フィブリルを3.4重量部、エステル系エラストマーを2.1重量部配合してなる電磁波シールド材料。原査定の拒絶の理由に引用された、本願の出願前に頒布された刊行物である特開昭59-139697(以下、「引用例2」という。関して、図面とともに次の事項が記載されている。ク.「電子装置が急速な発展を遂げるにつれて、電子機器の電磁障害が大きな問題になり、障害電波を遮蔽することが強く求められている。電磁波遮蔽材料は電子機器の筐体に使用され、外部の妨害電波から電子回路を保護するとともに、発振回路から発生する不要な電波が外部に漏洩するのを防止する。プラスチツクに電磁シールド効果を持たせる方法は大きく二つに分かれ、一つはプラスチツクの表面に導電性の皮膜を形成する方法と、もう一つはプラスチツク自体に導電性を持たせる方法である。」(第1ページ左下欄第14行?右下欄第4行)ケ.「すなわち、本発明の要旨は、繊維径5?10μm、繊維長1?50mmの炭素繊維に厚さ0.1?2.0μmのニツケルメツキを施した金属被覆炭素繊維をフイラーとして混入したプラスチツク材からなることを特徴とする電磁遮蔽材料にある。」(第2ページ左上欄第19行?右上欄第3行)コ.「ニツケルメツキを施す理由は、遮蔽効果については導電率、透磁率が高いものが優れ、また耐食性、耐食性についてはメツキ金属として安定なものが適切であり、この点ニツケルメツキが最も優れているからである。」(第2ページ右上欄第20行?左下欄第4行)サ.「1.繊維径8μm、繊維長15mm、ニツケルメツキ厚1μmの炭素繊維をナイロン中に15wt%充填して電磁遮蔽材料を作製した。このプラスチツク材の固有抵抗は2Ωcmであつた。」(第2ページ右下欄第2?5行)シ.「4.繊維径12μm、繊維長100mm、ニツケルメツキ厚2μmの炭素繊維をポリプロピレン中に20wt%充填して電磁遮蔽材料を作製した。このプラスチツク材の固有抵抗は45Ωcmであつた。」(第2ページ右下欄第14?17行)3.対比そこで、本願補正発明と引用発明とを対比すると、後者の「ポリカーボネート」は、その意味又は機能などからみて、前者の「ポリカーボネート系樹脂又はポリフェニレンエーテル系樹脂」に相当し、以下同様に、「管状の形態を有する炭素フィブリル」は「中空炭素フィブリル」に、「電磁波シールド材料」は「電磁波シールド用樹脂組成物」に、それぞれ相当する。引用発明の「外径0.5?100nm、アスペクト比5以上の管状の形態を有する炭素フィブリル」と、本願補正発明の「外径3.5?70nm、アスペクト比5以上の中空炭素フィブリル」とは、「外径3.5?70nm、アスペクト比5以上の中空炭素フィブリル」である点で共通する。引用発明の「ポリカーボネート100重量部に対して」「管状の形態を有する炭素フィブリルを3.4重量部」「配合してなる」点は、その配合比からみて、本願補正発明の「ポリカーボネート樹脂70?94重量部」に対して「中空炭素フィブリルを所定量配合してなる」点で一致する。したがって、本願補正発明の用語を用いて表現すると、両者は、[一致点]「ポリカーボネート系樹脂又はポリフェニレンエーテル系樹脂70?94重量部に対して外径3.5?70nm、アスペクト比5以上の中空炭素フィブリルを所定量配合してなる電磁波シールド用樹脂組成物。」である点で一致し、次の点で相違する。[相違点]相違点:本願補正発明は、ニッケルで被覆された炭素繊維を6?30重量部配合し、ポリカーボネート系樹脂又はポリフェニレンエーテル系樹脂とニッケルで被覆された炭素繊維の合計100重量部に対して、中空炭素フィブリルを0.1?10重量部配合するものであるのに対し、引用発明はニッケルで被覆された炭素繊維を配合しておらず、中空炭素フィブリルを3.4重量部配合している点。上記相違点について検討する。引用例2には、ニツケルメツキを施した金属被覆炭素繊維をフイラーとして混入したプラスチツク材からなる電磁遮蔽材料において、ニツケルメツキを施した金属被覆炭素繊維を、15wt%、もしくは20wt%充填したものが記載されている。(上記ク.?シ.参照)引用発明と引用例2に記載された発明とは、樹脂に導電性を持たせた電磁シールド部材である点で同一の技術分野に属するものであり、また、引用例1には、ポリカーボネートに、導電性フィラー、エステル系エラストマーに加えて更に金属系フィラーなどの導電性フィラーを付加してもよいことが示唆されており、一例として炭素繊維などに金属をコーティングしたものを挙げている。してみると、より高い電磁シールド性を備えるための構成として、引用発明にさらに引用例2に記載のニツケルメッキを施した金属被膜炭素繊維を充填させる点を適用することは、当業者が容易に想到し得たことである。そのときの配合比についてみると、例えば引用発明(ポリカーボネート100重量部、炭素フィブリルを3.4重量部、エステル系エラストマーを2.1重量部)において、さらにニッケルメッキを施した金属被覆炭素繊維を、15wt%充填(上記サ.参照)した際の配合比は、本願補正発明で示される配合比の数値範囲を充足していることは明らかである。本願補正発明の効果も、引用例1及び2に記載された発明から当業者が予測し得る範囲内のものであって格別なものとはいえない。したがって、本願補正発明は、引用例1及び2に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。審判請求人は、審判請求書において、「また、引用文献3(審決注:本審決における「引用例2」に対応する。以下同様)においても、(B)ニッケルで被覆された炭素繊維と、(C)中空炭素フィブリルを併用することは当業者にとって容易ではありません。これは、引用文献3では、『一方シールド効果は導電率および透磁率が高い方が有効であるが、カーボン繊維は導電率が低く、金属フレークはアスペクト比(最小寸法と最短寸法の比)が小さいため混入量を多くする必要があり、加工性や成形性を悪化するばかりでなく高価になった。』(引用文献3の2頁左欄)と記載されていることに基づきます。金属で被覆されていない炭素繊維を用いることは問題を引き起こすことが明記されています。言い換えれば、引用文献3は、(C)中空炭素フィブリルを用いることは好ましくないことを示唆しています。よって、引用文献3において、ニッケルで被覆された炭素繊維と、中空炭素フィブリルとを併用して、補正後の本願発明とすることは当業者であっても決して容易ではありません。引用例2において中空炭素フィブリルを併用できないとする旨の主張は、本審決の認定判断とは無関係である。引用例2の上記記載は、カーボン繊維等の一般的なおおまかな説明であり、必ずしも引用発明の中空炭素フィブリル等を念頭においての説明ではない。引用例1に、更に金属系フィラーなどの導電性フィラーを付加してもよいことが示されている点は上述のとおりである。1(審決注:本審決における「引用発明」に対応する。)に関し、機械的強度(シャルピー衝撃強度)について、何ら検討されていません。強度としては、せいぜい、曲げ弾性率が記載されている程度ですが、その値は、最高でも3600Mpaであり(引用文献1の〔0110〕の表1の比較例6)(審決注:「表6の比較例6」の誤りと思われる)、本願実施例の値が、7300?10800Mpaであることを考慮すると、著しく低いものです(〔0034〕の表1)。よって、機械的強度(シャルピー衝撃強度)を高めるために、引用文献2または3に、引用文献1を適用して補正後の本願発明とすることは当業者にとって容易ではありません。引用発明はニッケルで被覆された炭素繊維が配合されていない点で、本願明細書の【表1】の比較例3に対応するものであるが、比較例3にニッケルで被覆された炭素繊維を配合した実施例3は、比較例3よりも機械的強度(シャルピー衝撃強度)が低下しているものであり、本願発明の課題として、機械的強度(シャルピー衝撃強度)の向上のみを強調することにより、引用発明の適用を不可とする審判請求人の主張は認められない。ニッケルで被覆された炭素繊維が配合されていない点で共通する引用発明と本願明細書の【表1】の比較例3との比較から、曲げ弾性率の差の要因が、本願補正発明で特定された事項以外にあることは明らかである。よって、審判請求人の主張は採用できない。5.むすび以上のとおり、本件補正は、平成18年法律第55号改正附則第3条第1項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第17条の2第5項において準用する同法第126条第5項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。)は、次のとおりである。「(A)熱可塑性樹脂70?94重量部、(B)金属で被覆された炭素繊維6?30重量部、及び該(A)及び(B)の合計100重量部に対して(C)中空炭素フィブリル0.1?10重量部を配合してなることを特徴とする電磁波シールド用樹脂組成物。引用例1及び2の記載事項及び引用発明は、前記II.2.に記載したとおりである。前記II.1.の本願補正発明における「ポリカーボネート系樹脂又はポリフェニレンエーテル系樹脂」との事項を「熱可塑性樹脂」に拡張し、「ニッケルで被覆された炭素繊維」との事項を「金属で被覆された炭素繊維」に拡張し、本願補正発明から「中空炭素フィブリル」についての限定事項である「外径3.5?70nm、アスペクト比5以上」との事項を省いたものである。すると、本願発明の発明特定事項をすべて含み、さらに、他の発明特定事項を付加したものに相当する本願補正発明が、前記II.3.及び4.に記載したとおり、引用例1及び2に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、実質的に同様の理由により、引用例1及び2に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。4.むすび以上のとおり、本願発明(請求項1に係る発明)は、引用例1及び2に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができない。すると、本願発明が特許を受けることができないものである以上、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。よって、結論のとおり審決する。