特許権者は上告理由において“その補正は先行技術回避に必要なかったもの”と主張していた。CAFCは、“当法廷が、必要最小限の限定であったとしてもやはり審査官はその出願を認可したか否か、というような推測をするべきではない”とし、出願人自らのクレームを意図的に狭く補正したことをもって均等論の適用はできない、と判断した。approachの2つの流れを発展させてきた」、としている。Reviwは、「判例の互いに異なる2つの流れが特許裁判を不確実にしかつ混乱させている。CAFCが長年適用してきた禁反言の原則は、“審査中に実際に放棄した要旨を再度獲得することを禁ずる”」というものである。Warner-Jenkinson事件では限定補正した場合の均等論の適切な範囲の問題は議論されなかったので、CAFCのこの禁反言の原則に影響を与えるものではなかった。あった」、としている。I路線が適用された場合であっても、放棄された範囲についての不確実さは残ってしまう、ということである。いう2件の判例に依拠し、“柔軟路線がもつ予測困難性”について述べている。CAFCでは、“補正の本質と目的によって、その限定の効果は莫大なものからゼロまでとなる”という観点を持ってきた。‘補正の本質と目的’と、‘限定の効果’との関係について述べられたものはほとんどない。3)今日再度この問題を論議することになった。柔軟的適用を拒否する決定を下した理由は次の通りである。過去20年間、特許クレームの役目は非常に重要なものとなってきており、特許保護範囲の確実性の要求が高まってきた。柔軟適用では、現実問題としてどのような判決が出るか、その予測が不可能である。特許権者と侵害被疑者は当然異なる主張をする。範囲の確かな度合いを予測することは困難である。(“unworkable”)。当法廷は、過去の長い経験から、柔軟的適用は機能発揮性の点で欠陥があった、とここに結論付ける。本質を持っていること、などから、特許性に関する補正により狭まったクレーム要件に対して均等論の範囲を一切与えられない。均等論の範囲は特許権者に対して権利放棄した範囲の不明確さという恩恵を与え、この恩恵は公衆がその対価を支払っているのである。両方に対して機能するという点で最善のものである。Q4に対する答えにもなるが、補正の理由が説明されていようがいまいが、それが反駁されない限り、完全なる禁止は公衆及び特許権者に対して、クレーム発明の範囲についての定義を公示することになる。完全なる禁止は、補正によって放棄された発明主題がどこなのか、公衆が推測しなければならなかったという状態を脱却することにもなる。審査官の拒絶自体が不適切であったかどうか、またはその補正が重要なものであったかどうか、ということを推測するという審理はすべきではない。barはこれを防ぐことができる。禁反言の確かな範囲をいうものは現実問題として確かめることはできない。クレームと補正クレームとの間で放棄された発明の要旨が何であるかを決定するための正確な物差しは存在しない。例として、オリジナルクレームでは“20以下”となっていて、先行技術が“15”を開示し、それを回避するためにクレームを“5以下”と補正したとする。この場合、柔軟的禁止を用いた場合どの発明要旨が放棄されたとすべきであろうか。言って、公衆も特許権者も、こんな単純な例であっても柔軟的禁止という観点に立つと、均等論下での確実なる範囲を決定することは不可能なのである。公衆から、自分の権利がどこまでなのかということを想定する権利を剥奪されてしまい、常に侵害のリスクを負ってしまうのである。完全なる禁止の場合には推測も不確かさも残らないので、公衆にも特許権者にも権利範囲の判断の助力となるのである。barを採用すれば、特許権者も公衆も、権利範囲判断のために要していた訴訟費用を支払う必要性がなくなる。公衆は、訴訟の脅威にさらされることなく自由に特許された技術の改良を行い、また侵害回避設計変更を行うことができるようになるであろう。これを超えるような恩恵は見出せない。確かに柔軟的禁止によれば特許権者には均等論に基づくより広い権利保護をもたらすかもしれない。それは不確実さに伴うコストを超えるものとは思われない。完全なる禁止は、均等論に妥当な制限を与え、かつ均等論と特許法との障害の危険性を取り払うものである。完全なる禁止は、均等論下での特許保護と公衆にとっての権利範囲の確実性との間の摩擦を低減するものである。A4-クレーム補正についての理由説明が確立されない場合、均等論の適用はない。この問いは既にWarner-Jenkinson事件で答えがある。A5-当法廷はこの問題に達する必要がない。後日その問題が持ちあがったときに明らかになるであろう。ruleについては棚上げとする。rule”という2つの法的制限が決定されなければならない。均等が適用されるかを判断。このとき、審査中に補正されたか、あるいは意見書での出願人の陳述があるか、を見る。・補正された構成要件の場合には、その補正によりクレームの文言上の範囲が狭まったかどうかを判断する。このとき、もし特許権者がかかる補正は特許性に無関係の目的でなされたことを証明できなければ、禁反言が適用され、その構成要件の均等論適用は禁止される。・補正の理由を証明する際、特許権者は出願の公の記録、すなわち審査歴からのみその反論が依拠されなければならない。機能が阻害されてしまう。審査歴の中に反論の理由がなければ、その理由は特許権者のみが知っているものとなってしまう。rings.”の2つの構成要件に対して均等論が適用された。両方とも審査中に追加された要件である。ruleの問題について論じる必要はない。functionの要件は文言上対応する構造およびその均等物を包含する。対応する構造を明記した要件は、文言上はその構造の均等物を包含しない。function形式から対応構造形式への変更は、そのクレームの文言上の範囲を狭める補正である。同判事は、多数意見に賛成。solution)であるとの見解。difference)」という相当に漠然とした言葉であることを指摘。本Festo事件で当裁判所はこれを明確化しようとしたが、採用された結果はさらに問題を悪化させる可能性を含むものであると述べた。本事件の結果、出願人は出願時に、広いクレームよりもより狭いクレームを書いた方がよいこととなることを指摘。出願時に広いクレームを書いたことにより審査官に拒絶されると、それを補正せざるをえず、その補正により禁反言が働き、均等論の適用が認められない。それに対し、出願時に狭いクレームであれば審査官の拒絶無しに特許される可能性が高く、均等論の適用が認めれられる。このこと自体は歓迎すべきことであると同判事は述べている。そのことにより、特許侵害訴訟において、ますます文言上の侵害が争われることが少なくなり、均等論における侵害判断が争われることが多くなる。(function-way-result)」である。同判事は、従って、本判決は次善の解決策であると考えている。さらなる解決策のために、同判事は均等論の源泉が衡平法(equity)であり、衡平法上の原則に均等論も則るべきことを、判例を複数引用して指摘した。Tank事件を引用した。Jenkinson事件において均等論の適否に侵害者の意図は考慮しないことが判示されたが、それの言うところは、伝統的な衡平法における考慮事項のうちの少なくと幾つかについて考慮しない、ということであると同判事は述べた。従って、同判事は、均等論の判断明確性と予測可能性を高めるために、CAFCが衡平法にもどって均等論を考え直す時期に来ている、と締めくくった。同判事は、主文に賛成。rule)について補足的なコメントをしている。bar)の先例を積み重ねてきていることを指摘する反対意見に対し、それ自体は事実であると同判事は認めている。rule)を見直す機会が与えられたのであって、特許制度の趣旨から以前のルールを覆すこととしたのである、と述べた。Jenkison事件と抵触しないと述べた。その上で、柔軟的禁止に対して産業界には確固たる期待があるとの意見に対し、その期待とは単に文言上の範囲外にも侵害があり得るということであって、その意味ではその期待が確固たるものでなくなることになる、と同判事は述べた。出願中において均等論の適用を期待して発明の主題よりも狭い範囲をクレームする代理人がいるとすれば、それは間違ったアドバイスであり、非常にリスキーであることを指摘した。出願中に拒絶を受けた場合、出願人は自分の主張を維持するか、補正をするか、は自身の裁量で決められるのであり、補正をする行動をとったのであればそれは他に対して知られるのであり、かつ、出願人自身を拘束すべきである、と論じた。本判決は模倣者に侵害を逃れるためのフリーパスを与えるようなものだ、との反対意見について、そういうことも時としてはあるかもしれないが、本判決が採用したルールによって予測可能性が高まれば競合者は不正義のそしりや高額な訴訟無しに技術革新を図ることが出来るのである、と述べた。従って、発明者の利益を守りつつ、技術の発展を促進し、法的安定性をはかることもできる、と述べた。おけるQ3について、主文とは反対意見。amendment)」とでも呼ばれるべきものである、とその反対意見を述べた。本判決の採用したルールによれば、合理的な競合者が出願履歴を参照して出願人が何を断念したと考えるかという判断無しに、いったん補正がされてしまえばその補正の事実によって、均等論が働かなくなってしまう、と述べた。同判事は、多数意見が最高裁判決を正しく理解していないこと、及び多数意見が見落している最高裁判決があること、を指摘した。Jenkison事件が柔軟的禁止を判示していると論じた。CAFCにおいても柔軟的禁止の判例の方が多数であることも指摘した。同判事は、ルールを変更するかどうかを決定する権原が本大法廷に与えられていることは認めているものの、多数意見が柔軟的禁止が誤っているとの根拠なしに完全的禁止を採用したことに反対を表明した。特許のほとんどすべてがその権利範囲を狭められることになるだろうと述べた。柔軟的禁止のルールのもとにクレームを出願中に補正した特許は、これからは完全的禁止によってその保護範囲が制限されてしまう、と指摘した。従って、完全的禁止のルールの採用は、不当で予期せぬ結果をもたらすであろう、と同判事は結論づけた。発明後の技術への置換に対する特許権者への保護であるから、出願中に存在しない技術に対してそれを断念するということは有り得ないのだから、その点については均等論を認めるべきである、との意見を述べた。(5)Newman判事:(抜粋):補正の理由が無いときに特許性の補正であるとの推定が働くが、その推定は反証可能なはずである。しかるに、多数意見においては出願履歴そのものから補正の理由が証明できなければ推定が覆らないことになっている。これでは実際には推定が覆る場合はほとんどないことになり、したがって、補正をしてしまえばほとんどすべての場合に出願履歴禁反言が働いてしまう。