禁反言は、先行技術回避(102,103)目的の補正だけに限定されず、特許の法定要件に関する他のいかなる理由による補正に対しても、適用される。禁反言適用は、特許庁の要求による補正か自発補正かは関係ない。禁反言が適用されるクレーム要件においては、均等論で広がる範囲は存在しない。クレーム補正についての説明が確立されない場合、均等論の適用はない。特許権者であり、SMCを特許侵害を理由にマサチューセッツ州連邦地裁に提訴した。Carroll特許を侵害する、と評決した。SMCはこれを不服として上告した。高裁は地裁判決を破棄し、SMCの被疑製品を非侵害とした。主たる理由は、訴因特許クレームに対する均等論適用が否定されたためである。VI.訴因特許の審査歴:(技術分野)Stoll特許もCarroll特許もロッドレス磁気シリンダに関するものである。クレーム装置はシリンダ、シリンダ内を流体圧で移動するピストン、および該シリンダの外側に配設され該ピストンと磁力で係合しピストンの移動に追従するスリーブを有している。スリーブは物体を移動するために用いられる。(Stoll特許出願審査略歴)ドイツ出願を優先権主張し、米国に1980年5月28日に出願された。記載不備の拒絶(112条)に対してクレーム1が補正された。その補正において、“複数のガイドリング手段および該ガイドリング外側のシールリング”および“円筒スリーブは磁化可能材料からなる”ことを追加限定した。379をIDSとして提出し、出願人は補正クレームはこの2件の先行技術とは異なると主張し、審査官はこれを認可した。(Carroll特許出願審査歴)1972年2月17日に出願され、1973年12月18日に特許発行。1988年3月18日、ドイツ特許1,982,379を証拠として、出願人は再審査を請求した。該ドイツ特許には一対のシールリングを含むいくつかの共通する特徴が開示されていた。再審査において、出願人はクレーム1をキャンセルし、クレーム9を追加した。新規クレーム9では、“一対の弾性シールリング”が限定されていた。審査官はこのクレームを認可した。VII.SMC被疑製品:SMCの被疑装置と訴因特許との差異は、(1)SMCの装置はピストンと2つの硬質プラスチックのガイドリングがあったものの、ピストンの一端に位置する1つの2方向シールリングしか有しておらず、一方特許クレームでは一対のシールリングが要件となっていたこと、および(2)SMC装置のスリーブの外部は、磁化されない物質であるアルミ合金製であったこと、の2点である。Carroll特許のクレームに、(2)はStoll特許のクレームにそれぞれ関係する部分である。審査官の記載不備の拒絶の何の関係もなく先行技術を回避するわけでもない。よって禁反言が均等論下での特許侵害を禁止するという裁定をしない。・Stoll特許の審査中に特許権者が陳述した“ピストンのマグネット上の汚れを防止するために2つのシールリングが必要”としているが、これはCarroll特許で開示されたシールリングの意味と機能には関係がない。・よって均等論下で侵害である。・被疑製品の非磁可スリーブは、特許クレームと機能、手法及び結果において同じである。・Festoは“磁化可能”スリーブの追加補正は特許性に関係ないと言う証明をしていないので、均等論は適用されない。・補正が自発的かどうかは禁反言適用において関係ない。・Festoが補正した際、“非磁化可能”スリーブは権利放棄されていた。競合相手を含む公衆は、包袋を見てFestoはこれを放棄したと理解するのが妥当である。ringは先行技術回避のために追加された限定であり、均等論は適用されない。・競合相手を含む公衆は、包帯を見てFestoは出願時のクレームと補正クレームとの差異の要旨を放棄したと理解するのが妥当である。この“特許性”は特許発行に影響を与えた理由を意味するのか?Q2-Warner-Jenkinson事件では、“自発的”な、すなわち審査官が要求したものではない、あるいは審査官による拒絶の応答としてされたものではない、クレーム補正に対して、審査歴禁反言が適用されるべきか?Q3-もしあるクレーム補正に禁反言が適用されるなら、Warner-Jenkinson事件判決下で、かかる補正されたクレーム要件が均等論で広がるとすればその範囲はどの程度であるか?Q4-クレーム補正の明確な説明が存在せず、Warner-Jenkinson事件下での禁反言適用の推定がされる場合、かかる補正されたクレーム要件が均等論で広がるとすればその範囲はどの程度であるか?Q5-本件において侵害を認定した判決はWarner-Jenkinson事件における、均等論は“(結果として、クレームのある特定の)構成要件がまったく無視されてしまうようなほど広く解釈されるような”適用のし方は許されない、という要求を無視したことになるのか。破ったことになるのか?(多数意見)A1-先行技術回避だけに限定されず、特許の法定要件に関するいかなる理由も含まれる。Warner-Jenkinson事件では最高裁は先行技術回避のためのクレーム補正に焦点を当てた。有効な特許を発行させるためには多くの法定要件を満たさなければならない。102条の同一性、103条の自明性要件以外にも、101条の特許要件、112条第1パラグラフ、第2パラグラフの記載要件があり、特許庁はこれらの要件を満足していないその出願を拒絶する。発行された特許の無効理由ともなる。よってこれらの法定要件に関係する補正はいずれも“特許性に関係する実質的な理由”によってなされた補正である。これはWarner-Jenkinson事件で最高裁は禁反言は先行技術回避目的の補正だけに限定されるとはしていないので、矛盾はない。出願人が、あるクレーム補正が特許性の観点からなされたものではないことを証明すれば、その補正には禁反言は適用されない。A2-自発補正も他の補正と同じとして扱われる。よって、もしそのクレームの範囲を狭くする自発補正が法定要件に関する理由からなされたものであれば、禁反言が適用される。されたという公衆への信号である。特許庁が特許性無しとして拒絶した補正には適用され、出願人が特許性がないと考えたがためになされた場合には適用されない、という理由はどこにもない。出願人が意見書で述べた自発的な反論に対しては禁反言が適用されてきている。このことと(自発補正への禁反言の適用とは)矛盾しない。Warner-Jenkinson事件とも矛盾しない。この事件の対象特許のクレーム補正のうち“pHが6.0-9.0”の下限値である6.0は先行技術回避のために必要とされたものではなく、出願人自らが自発的におこなった限定である。これについても禁反言が及ぶであろうとした最高裁の考えと矛盾していない。A3-禁反言が適用されるクレーム要件においては、均等論で広がる範囲は存在しない。今までに、禁反言が適用されるクレーム要件の均等論の範囲についての疑問に対して、最高裁が判断を下したことはなかった。1)Warner-Jenkinson事件においても、pHの上限値である9.0が先行技術回避のためであることは確認されたが、最高裁はその均等論の範囲については論じなかった。唯一、説明のされなかった補正に関し、最高裁は“禁反言はその要件についての均等論の適用を禁止する”とは述べているだけである。要旨の限度(範囲)、すなわち依然として均等論が及ぶ確かな範囲というものがあるのかないのか、という問題は議論されることがなかった。2)よって当法廷(CAFC)が独自の判断を下す。議会は技術の発展と産業の革新を大目的として、特許の独自の問題に特化したCAFCを創設した。いう厳しい基準で対処してきた。CAFCでは過去に柔軟な禁止を採用してきた。1989)で、当法廷は“その補正を引き起こした先行技術に類似の装置に関して均等論を適用しての侵害主張を禁じるものであり、禁反言は均等論のすべての適用を阻止するものではない”と理由付けした。他にもいくつかの判決で“禁反言により均等論の適用範囲は制限される”という路線を取ってきた。対象特許の審査中に出願人はクレームを「ゲージ輪の半径はプランタの歯の半径よりも小さい」と追加限定することで狭く補正した。被疑製品のゲージ輪の半径はディスクよりも大きかった。