このコンテンツを印刷する■概要マレーシア特許出願における修正実体審査請求について紹介する。同一の発明について、米国や日本等で既に特許権を取得している場合には、通常の実体審査に代えて修正実体審査を請求することができる。修正実体審査の請求を行った場合、進歩性等の要件については審査されない。マレーシア知的財産公社(マレーシア特許庁)と日本特許庁との間で2014年10月1日から試行が開始された特許審査ハイウェイ(PPH)についても紹介し、PPHと修正実体審査請求との違いについても説明する。修正実体審査請求マレーシア出願においてクレームされている発明と同一または実質的に同一の発明について、所定の国で、出願人に対して(ただし、権利の移転により当該所定国での出願人とマレーシア出願の出願人が異なる場合、その当該国の出願人に対して)特許またはその他の工業所有権保護の権利が付与されている場合、特許法第29条A(1)に基づき、修正実体審査を請求することができる。修正実体審査の請求は所定のFormの提出により行う。5A)修正実体審査の請求は、パリルートによる出願の場合にはマレーシア出願日から18ヵ月以内(規則27(1))、PCTルートによる出願の場合には国際出願日から4年以内(規則27A(1A))に行わなければならない。修正実体審査では以下の書類を添付しなければならない。(規則27A(3))所定の国において、または所定の条約を基に出願人または前権利者に対して付与された特許またはその他の工業所有権保護の権利についての認証謄本。かかる特許またはその他の工業所有権保護の権利が英語でない場合には、英語による認証翻訳文。所定の国による、または所定の条約に基づく特許またはその他の工業所有権保護の権利が付与された発明の明細書、クレームまたは図面が、形式的事項は別として、マレーシア出願でクレームされている発明の明細書、クレームまたは図面と実質的に同一でない場合には、それらを一致させるための補正。米国を意味し、「所定の条約」とは欧州特許条約を意味する。(規則27A(5))つまり、修正実体審査においては、外国で(所定の国でまたは所定の条約に基づいて)付与された特許が英語による場合には、その特許を発行した特許庁が証明した特許を証明する書類と、もし必要なら補正を提出すればよい。外国で付与された特許が英語によらない場合には、その特許を発行した特許庁が証明した外国語の特許を証明する書類とは別に、特許を証明する書類の英訳を翻訳者の証明書(宣誓書)とともに提出することが必要である。日本国特許庁の審査結果に基づきマレーシアにおいてMSEを請求する場合には、日本国特許庁が認証した特許公報とその英訳、翻訳者による宣言書、及び出願人による宣言書を提出することが必要である(ただし、出願人による宣言書は提出を求められない場合もある。修正実体審査の請求はその猶予の申立をすることができる。申立は修正実体審査を請求すべき期間内に行わなければならない。認められる猶予期間は出願日(PCTルートの場合には国際出願日)から最大5年である。修正実体審査請求の猶予の申立は、請求の基礎とする所定の国での出願が特許になっていない場合や、認証書類が入手できない場合に行うことができる。5B)猶予期間内に修正実体審査の請求ができない場合には、猶予期間満了後から3ヵ月以内に通常の実体審査請求を行うことができる。補正は必須ではないが、審査促進のためには上記(2)で述べた特許のクレームに、マレーシア出願のクレームを一致させる補正を自発的に行うのが望ましい。マレーシア出願のクレームを上記(2)で述べた特許のクレームに一致させる補正が必要である。(規則27A(3)(b))外国(所定の国)の出願が特許されていることがその発明の主題に特許性があることの一応の証拠となるので、修正実体審査を請求することにより審査が促進される。記載要件、クレームの明確性等について審査は行わない。注意すべき点として、発明の主題が対応国で特許性があったとしても、マレーシアで特許を受けることができない主題であってはならない。しくは動物の品種、植物若しくは動物を生産するための本質的に生物学的な生産方法などは、特許を受けることができない。特許審査ハイウェイ(PPH)マレーシアと日本との間のPPHプログラムは2014年10月1日より始まり、3年間の試行期間行われる。マレーシア知的財産公社(MyIPO)と日本特許庁(JPO)はこの試行プログラムの結果を評価し、試行期間後に本格実施すべきかまたどのように実施すべきかを決定する。PPHは、通常の実体審査請求と同時またはその後に申請する。MyIPOがその出願の実体審査に着手していないときに限ってPPHの対象候補となる。マレーシア出願においてPPHを申請するための要件は以下のa~eである。PPHを申請するマレーシア出願及びPPHの基礎とする日本出願において、優先日あるいは出願日のうち、最先の日付が同一であること。対応する日本出願があり、JPOにより特許可能とされたまたは特許されたクレームが一つ以上あること。PPHの下で審査される全てのクレーム(出願時のクレームあるいは補正されたクレーム)がJPOにより特許可能とされたクレームの一つ以上と十分に対応していること。PPHの申請時に、MyIPOがその出願の審査を始めていないこと。PPHの申請時またはそれ以前に、通常の実体審査請求が行われていること。PPHの申請時には、以下の(a)~(d)の書類を添付して提出する必要がある。(a)対応する日本出願に対してJPOから発行された(JPOにおける特許性の実体審査に関連する)全てのオフィスアクションの写し、及びその翻訳マレー語または英語が翻訳言語として利用可能である。JPOのオフィスアクションとその翻訳がAIPN(JPOの「ドシエ・アクセス・システム」:各国特許庁が有する審査関連情報を照会するシステム)により提供されている場合には、MyIPOの審査官はAIPNによりオフィスアクションの写しとその機械翻訳を入手できるので、出願人はそれらを提出する必要はない。MyIPOの審査官がAIPNによりオフィスアクション及びその翻訳を得ることができない場合には、出願人には必要書類を提出するよう要請される。(b)対応する日本出願で特許可能と判断されたすべてのクレームの写し、及びその翻訳マレー語または英語が翻訳言語として利用可能である。JPOにおいて特許可能と判断されたクレームがAIPNにより提供されている場合に、MyIPOの審査官はAIPNによりクレームの写しとその機械翻訳を入手できるので、出願人はそれらを提出する必要はない。MyIPOの審査官がAIPNによりクレームを得ることができない場合には、出願人には必要書類を提出するよう要請される。(c)JPOの審査官が引用した引用文献の写し引用文献が特許文献の場合、MyIPOが通常所有しているため、出願人はそれらを提出する必要はない。MyIPOが特許文献を所有していない場合には、出願人は審査官から要求に応じてその特許文献を提出する必要がある。非特許文献は必ず提出しなければならない。引用文献の翻訳は不要である。(d)クレーム対応表PPHを申請する出願人は、マレーシア出願の全てのクレームが、対応する日本出願で特許可能とされたまたは特許となったクレームと十分に対応していることを示すクレーム対応表を提出しなければならない。クレームが直訳である場合、出願人は対応表において「それらは同一である」と記載することができる。クレームが直訳でない場合には、互いに十分に対応していることを説明する必要がある。上記(a)及び(b)における翻訳は機械翻訳でも認められる。翻訳が不十分のため翻訳されたオフィスアクションやクレームを審査官が理解できない場合には、審査官は出願人に翻訳の再提出を求めることができる。最近の傾向では、PPH申請より3~4ヶ月で審査報告書が発行される。外国で付与された特許を証明する書類は、その特許を発行した特許庁による認証謄本でなければならない。対応する日本出願の特許可能または特許となったクレームは単なる写しでよい。