特許法29条1項柱書キーワード:未完成発明[概要]特許法29条1項柱書の要件を満たしていないとの審決に対して、取消しを求めた事案である。[争点]特許法29条1項柱書の「産業上利用することができる発明」に当たらないとした審決の認定・判断の誤り[特許請求の範囲](下線を付した部分は本件の争点となる構成要件の部分であり,「構成要件1F(2)と称する。〔化1〕の記載は紙面の都合上省略した。媒とは異なる有機共溶媒。少なくとも訂正発明1において奏されること目的とする,欠くことのできない主要な技術効果の一つであることは明らかである。1F(2)』に記載された試験方法を以ては結晶化阻害剤(b)の結晶化阻害能力を確認し結晶化阻害剤(b)を特定することができない場合には,訂正発明1はその目的効果を得ることができず発明として未完成であり,特許法29条1項柱書きにいう『発明』に該当しない,ということになる。明の詳細な説明で何ら具体的な記載はみられない。他方,甲号証の試験系によれば,乙号証で原告が採用したのと同一組成の『溶液A』を用いた場合であっても,上記諸条件又はその組み合わせ如何では,実際に試験を行っても,『ガラススライド』から試料『溶液A』が流れ落ちたり,そうでなくとも多数の白色結晶が析出し,『構成要件1F(2)』が現実に得られないことが明らかである。柱書に規定する『発明』に該当しない。ガラススライドの大きさに関しては,・・・,その大きさを明示する記載は存しない。化阻害剤(b),有機溶媒(c),有機共溶媒(d)から成る組成物を用いた治療・予防薬が,「動物の体の一部に投与するだけで体全体に拡散し,乾燥し,しかも結晶化現象が起きない」ことや,「乾燥後に毛皮の外観に影響を与え」ず,「特に結晶が残らず,毛皮がべとつかないよう」にすること(訂正明細書の段落【0004】)ができるように,上記(a)ないし(c)の各所定量の混合物である溶液Aを面上に少量滴下して所定時間放置(静置)しても,肉眼でも観察できるような大きな結晶が生じないか,又は10個以下の結晶が生じるにすぎないか否かを確認する趣旨のものである。目的ないし技術的性格にかんがみれば,訂正明細書の発明の詳細な説明ないし特許発明の範囲中に「ガラススライド」の大きさを明示した記載がなくても,当業者が適宜「ガラススライド」の大きさを選択して試験を実施し得ることは明らかである。関する記載から,近代的設備を備える実験室(研究室)で,標準的な試験環境の範疇を超えない限りで,格別相対湿度を指定しなくてもよいと認識できることが明らかである。実施できないものではない。他方,被告の東京研究所で行われた試験は,・・・相対湿度の設定が高すぎて適切とはいい難い。結局,訂正明細書の発明の詳細な説明ないし特許請求の範囲に記載がなくても,当業者は構成要件1F(2)の結晶化阻害試験の目的,技術的性格に従って,1ガラススライドの大きさ,2温度・湿度の調節及びこれに伴う空気の流れの制御方法,3相対湿度を適宜選択することができ,試験条件いかんで試験結果が一定しないわけではないから,訂正発明1ないし34が未完成の発明であるとはいえない。[コメント]試験方法に関して、特定の条件が記載されていないから、当該試験は一定の試験結果が得られない、とする拒絶理由が通知された場合、本判決の判示事項、すなわち、「試験の目的や技術的性格に従って試験条件を適宜選択できる」という論理構成は、参考にできる。