075-241-2588京都・烏丸二条にある法律事務所の弁護士です。特許権にかかる発明を基礎づける特徴的部分が一部にとどまっている場合,その部分の寄与を特許法102条1項但書の「販売することができないとする事情」として考慮し,損害額を減額する。事件の経緯X1(キシエンジニアリング)は発明の名称「オープン式発酵処理装置並びに発酵処理方法」(特許権1)の特許権者であり,Aは発明の名称「ロータリー式撹拌機用パドル及びオープン式発酵処理装置」(特許権2)の特許権者です。X2は,X1及びAから各特許権について独占的通常実施権の許諾を受けています。X1,Aは,Yに対し,イ号装置及びロ号装置が各特許権の特許発明の技術的範囲に属するとして各装置の製造・販売差止めを求めるとともに,X1及びAは750万円の損害について,X2は5000万円の損害について賠償を求めました。原審は,特許権1に基づいて各装置の製造・販売の差止めを認め,X1の請求のうち約41万円,X2の請求のうち約1803万円を認めました。特許権2に基づく請求については,各装置の侵害を否定して棄却しました。これに対し,Yが控訴,X2が附帯控訴したのが本件です。Aの請求については控訴がなく確定しました。各装置が特許権1に係る発明の技術的範囲に属するか。ロ号装置による特許権2の文言侵害の成否。ロ号装置による特許権2の均等侵害の成否。特許権1に関する無効理由の有無。特許権2に関する無効理由の有無。Yが賠償すべきX1,X2の損害額。争点として争われました。1について,技術的範囲に属するとの原審の判断を維持しました。2について,構成要件の一つを充足しないとして原審の判断を維持しました。3について,非本質的部分,置換可能性,置換容易性,容易推考性,意識的除外の各要件を肯定し,均等侵害を認めました。4について,無効理由があるので特許権1は行使することができないと判断しています。5については,無効審決の棄却が確定していることから,無効理由の存在を否定しています。したがって,次に6の賠償額が争点となりました。よる損害賠償請求と特許法102条の類推適用まず裁判所は,X2の独占的通常実施権を認定した上,独占的通常実施権に基づいて損害賠償請求ができること,その場合に特許法102条1項・2項の類推適用ができることを,原判決を引用して肯定しました。ちなみに,原判決の引用部分は次のとおりです。その侵害者に対し,自己が被った損害について不法行為に基づく損害賠償を求めることができるというべきである。ついては,特許法102条1項又は2項を類推適用することができると解するのが相当である。特許法102条1項柱書類推に基づく損害額X2が独占的通常実施権の許諾を受けた以降,Yによりロ号装置が2基販売されていました。X2は,独占的通常実施権の許諾を受けた後,4基の発酵処理装置を販売していました。裁判所は,そのうち3基の発酵処理装置について,ロ号装置と代替可能性のある競合品と認定しています。この3基の販売実績から認定した利益額を平均して「単位数量当たりの利益の額」(特許法102条1項)を884万6613円と認定し,これにYが販売した2基を乗じて得た額1769万3226円をX2の損害額と算定しました。特許権2にかかる発明2は,特許権1にかかる発明1の改良発明であり,特許権1には無効理由が認められます。したがって,発明2を基礎づける特徴的な部分による貢献だけが,逸失利益として考慮されることになります。裁判所は,この特徴的な部分が「V字型掬い上げ部材」に係る構成に限られているとし,この部材は多数本のパドルのうち1本~数本のパドルについて用いられるものにすぎず,その減価は装置全体の減価のうちごくわずか(Yの主張では0.2%)であるし,パンフレットやホームページの記載からもこの部材の形状が購入動機として大きく寄与したといえないと述べています。その一方,V字型掬い上げ部材は,オープン式の発酵槽を採用したことに伴う必須の改良事項であったとして,ロ号装置の販売数量の80%については,X2が「販売することができないとする事情」があったと認定しました。その結果,特許法102条1項に基づく損害額は,1769万3226円×0.2=353万8645円となりました。特許法102条2項類推に基づく損害額ロ号装置2基の販売によってYが受けた利益の額は,497万0869円と認定した原審をそのまま引用しています。これにも80%の減額を適用して,同項に基づく損害額は99万4173円と認定しました。結局,予備的請求である2項類推に基づく損害額が1項類推に基づく損害額を上回りませんので,X2の損害額は353万8645円であると結論しました。本件は均等侵害を認めた数少ない判決の一つという点でも着目できますが,侵害された特許権にかかる発明を基礎づける特徴的部分が一部にとどまっている場合に,それを特許法102条1項但書の「販売することができないとする事情」として考慮したという点にも着目することができます。特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは,その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に,特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を,特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において,特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは,当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為により利益を受けているときは,その利益の額は,特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。075-241-2588kkip-law@kkip-law.org事務局だよりあけましておめでとうございます。弊所は本日から通常通り業務を行っております。お休み中,ついつい生活のリズムを乱してしまいましたが,気合いをいれて整えていこうと思います。本年もよろしくお願い致します。拾井央雄(京都弁護士会所属)ひとことあなたが困っているのはどんなことですか。すると,弁護士に相談することかどうか悩んでいますか。いうとき,個人の方であれば市役所や区役所の無料法律相談を利用されるといいと思います。近ごろは電話やインターネットの相談もありますが,やっぱり対面の相談が一番です。弁護士に相談するべき問題だと分かったら,迷わず弁護士の事務所を訪問してください。弁護士は高いと躊躇して,結局もっと高くついてしまった例を,およそ弁護士であればいやと言うほど見てきています。