編集物(データベースに該当するものを除く。)でその素材の選択又は配列によって創作性を有するものは著作物として保護する、と規定しています。音楽の範囲に属するものです(著作権法第2条第1項第1号)。これら著作権法の第2条と第12条との両条項を見るとき、第12条の「創作性を有する」と、第2条の「創作的に表現」とに目を奪われます。「創作」という表現に共通点を見出すからです。2つの条項の「創作」中、第2条の「創作」は“創作的に表現”という点から、表現の創作性を意味するとの理解が生まれます。それに対し、12条の「創作」は“~によって創作性”といことから、編集物としての新しさを意味する、と理解されます。同じ「創作」という表現が、2つの条項の中で異なる意味に用いられているようです。これも、著作権法の理解を難しくしている、と思います。特許に親しむ小生にとって、第12条の「素材の選択又は配列によって創作性を有するもの」という表現に興味を覚えます。“素材の選択”又は“素材の配列”によって、編集物としての創作性を生み出す点は、特許における発明と対応することができるからです。著作物である編集物(発明)は、“素材の選択”又は“素材の配列”(技術的事項である構成要素の集り)によって、保護されるべき創作性(技術的特徴)を生み出す、と両者を対比することができます。著作権法は、編集物の創作性を生み出す要因あるいは要素として、“選択”と“配列”を挙げているだけです。編集物に対して創作性を生み出す要因としては、それら以外に“編集方針あるいは編集のネライ”があるのではないか、という疑問があります。それは、特許における発明に対して、技術的事項である構成要素のほかに、発明の目的やネライがあるのではないか、という疑問と共通します。特許における発明では、発明を適切に理解する上で、発明の課題やネライを必然的に考慮します。その発明の課題やネライを抜きにしては、保護すべき発明の内容を正しく理解することができません。それと同様に、保護すべき編集物の内容について、“選択”と“配列”を考慮するだけでは正しい理解を生むことができません。...続きを読む「音楽マンション」関連の商標から学ぶ商標実務を行う上で、「音楽マンション」関連の商標(商標実務家にはよく知られた商標ではないでしょうか)は、いくつかの考える材料を提供しています。ここで、この商標は、その中に“マンション”という用語があるように、区分は第36類および/または第37類の役務に関係します。関連の商標を示します。第1は、出願人Rによる「音楽マンション」という商標登録出願T1(2002‐073996)があります。このT1は、商標法第3条1項のいわゆる特別顕著性の点から拒絶査定となり(平成15年6月24日)、Rが審判請求をしなかったことから拒絶査定が確定しました。第2は、Rとは別の出願人Kによる「音楽マンション」という商標登録出願T2(2013‐34466)があります。このT2は、T1の後の別の出願人による出願であり、登録番号第5675530号として権利化されています(登録日:平成26年6月6日)。同じ商標「音楽マンション」が、T1について権利化されず、別のT2に対して権利化が認められている点に、考える材料を見出します。この判断の違いについて、判断主体によって判断結果を異にする、という一般的な理解をすることもできます。その観点から、さらに深く考え、いずれが妥当か否かなどについて考えることもできます。ここでは、後に成立した商標登録についての、無効審判事件(無効2015-890094号)、およびその審決の取消しを求めた審決取消請求事件(平成28年(行ケ)第10191号)の中に、前記した考える点に対する一つの答えを見出すことができます。(裁判所の言ですが)「上記拒絶査定は、どのような資料に基づいて判断されたかは必ずしも明確でないものの、商標法第3条第1項6号該当性についての判断に誤りがあるものといわざるを得ないから、これに対する不服審判請求に係る審決等において取り消されるべきものと解される。原則、信義則にそれぞれ違反するなどとの主張)は、失当であるというほかない。...続きを読む補正に思うこと補正、つまり、不十分な箇所を補い正すことは、知財の手続きにおいてごく普通です。この補正について、いわゆる青本は、「手続の円滑迅速な進行を図るためには、初めから完全な内容の書類を提出することが最も望ましいが、実際問題として当初から完全なものを望みえない場合も少なくないので、一定の制限の下、手続の補正を認めることとしている。この補正に関して、特許法は、第17条に基本規定を設けています。知財の実務家のだれもが知る内容、「手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。その他実用新案登録に関する手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。」と、規定しています。特許法第17条、実用新案法第2条の2は、法令の本則の中の総則に位置しています。それに対し、意匠法における補正の規定は第60条の24、商標法における補正の規定は第68条の40であり、両者ともに本則の中の雑則に位置しています。意匠法、商標法との補正規定の配置あるいは位置づけの違いに興味を覚えました。そのような位置づけの違いが生じる理由を知りたいと考えたわけです。法令の構成について調べたところ、総則は、本則の全体に通じる共通の規則であり、普遍的な内容を含むと理解することができる、と思います。その点、本則とともに法令を構成する付則は、主要事項に付随する必要事項を定めた部分です。法令の本体となる部分は本則であり、それには、総則的規定のほか、本体的規定および雑則的規定が含まれるようです。本体的規定は、本則の中心となる部分であり、章や節に分類されています。それに対し、雑則的規定は、章や節に分類できないような雑多な個別的な事項をまとめた部分です。それの方が高い位置にある、と理解することができます。補正の内容については、経験的に、方式的あるいは形式的な不備を正すものと、保護を求める対象の実体を変化させるものとがあります。「カラダを守る乳酸菌」という標準文字による表記について、たとえば、乳酸菌を含有する乳清飲料などを含む指定商品の下に、商標登録が認められました(不服2019‐1612)。この種の記述的商標について、しばしば相談を受けることがあります。相談の中味といえば、第1には登録性、また、第2には、登録することの意義などです。第1の登録性は、商標法第3条第1項第6号をクリアするかという疑問そのものです。第2の登録の意義は、それ自体(それだけ)を商標として使用することは少ないが、主たる商標に付随的に使用することからの疑問、別にいうと、そのような使い方をするとしても登録を得ることが必要かという疑問です。そのような背景から、「カラダを守る乳酸菌」の登録までの経過を探ることにしました。原査定では、案の定、“本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、上記に照応する商品以外の商品に使用するときには、・・・同法第4条第1項第16号に該当する。この理由は、指定商品について、「乳酸菌を含有する~」という補正をしたとしても、第3条第1項第6号をクリアすることはない、という意味を含みます。「カラダを守る乳酸菌」は、『(第1号~第5号に該当する商標ではないが)需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標』に該当する、と理解することができます。第3条第1項第6号の商標について登録が得られない理由は、該当する商標が出所表示という商標の本質的機能を果しえないことにある、と考えられます。ここで、第6号の位置づけについて、どのように考えることが妥当でしょう。いわゆる青本は、第6号は第1号から第5号までの総括条項、あるいは、第1号から第5号は第6号を導き出すための例示的列挙といっています。3条第2項により、使用により特別顕著性の発生が認められていますが、それは、第3号から第5号に該当する商標だけに対してです。(第3号から第5号に入らない)第1号、第2号、第6号に該当するものの中には、標準文字による表記のものだけでなく、特殊な表記なものも考えられます。事件について、数回にわたって検討してきました。最後に、「本質的部分」に少しだけ触れたいと思います。「本質的部分」は均等論における第1要件に現れる用語ですが、その用語は、『発明の本質』と方向性を同じにしていると思います。均等論では、発明の構成要素が文言上、差異があるとき、特定の条件下でその差異を吸収する考え方をとります。均等第1要件(つまり、差異が発明の本質的部分でないこと)は、特定の条件の中の基本的な要件です。発明は技術的思想であり、その発明には、通例、複数の考え方が潜んでいます。「本質的部分」も考え方であり、そのような考え方の中で一番大事なものである、と考えます。均等論は、文言上の差異を吸収し、発明の保護範囲を拡げる考え方ですが、吸収を認める差異について、一番大事な考え方(本質的部分)は対象とせず、周辺の考え方についてのものに制限しています。それによって、権利者と第三者との間の保護のバランスを図っていると考えます。発明の「本質的部分」は、発明の捉え方によって変容します。捉えた発明は、特許実務家による明細書およびクレームに現れます。したがって、特許実務家は、発明の「本質的部分」を変化させることができます。ついて、それを振り返って検討しましょう。実際の特許明細書では、発明の課題として「蓋本体を後方から受枠内に押し込むだけで蓋本体をスムーズに受枠内に収めることができる」ようにすると把握し、蓋本体および受枠の両方に、凸曲面部および凹曲面部を連続して設ける方法を採用しています。その方法について、原告や控訴審が述べる「本質的部分」は凸と凸とによるガイド作用であり、他方、被告や原審が述べる「本質的部分」は凸と凸との関係だけでなく、それに隣り合う凹の存在が加わります。差異であるイ号の段部は、凹ではありますが、原告や控訴審の考え方では「本質的部分」ではなく、被告や原審の考え方では「本質的部分」になります。明細書やクレームを作成する立場から振り返ると、凸と凸とによるガイド作用を発明の本質と捉え、凸に隣り合う凹を従属的な事項と捉える発明の把握の仕方も考えられます。その考え方では、凹の形態として、(1)段部とする場合(イ号)、(2)凹曲面にする場合(特許発明)、さらには(3)その他が考えられます。おける、いわゆるイ号を説明します。次のF1およびF2は公報における図3および図2に対応する形態でイ号を示し、また、F3は受枠の「段部」部分を詳細に示しています。イ号にも、受枠側に受枠凸曲面部(21)、その上方に段部である受枠凹曲面部(22)、それに続く上方に受枠上傾斜面部(23)があり、また、蓋側に蓋凹曲面部(11)、その上方に蓋凸曲面部(12)、それに続く上方に蓋上傾斜面部(13)があり、閉蓋状態で蓋上傾斜面部(13)と受枠上傾斜面部(23)とがはまり合います。イ号および特許発明は丸型蓋であり、その差異は、受枠凸曲面部(21)の上方に隣り合う、受枠凹曲面部(22)が凹曲面ではなく、平面と平面とが交じり合う直線と直線とからなる段部である点です。この差異について、原告は、均等の論理によって侵害を訴えました。均等第1要件“差異が本質的部分でないこと”について、原告は、発明の作用効果1・2の面から主張をしています。「蓋本体をスムーズに受枠内に収めることができる」という作用効果1に関し、「本件発明では、蓋本体と受枠の凸曲面部同士が接触し、ガイドされるのであって、凹曲面部は作用効果1とは関連性がない。」といい、また、「蓋本体のガタツキを防止し、土砂、雨水等の侵入を防止できる。」という作用効果2に関し、「蓋本体と受枠の凸曲面部と凹曲面部は接触せず、蓋上傾斜面部と受枠傾斜面部とのはまり合いにより、蓋本体のガタツキを防止するから、凹曲面部でなくとも、蓋凸曲面部と接触しない構成にすればよい。その結果、凹曲面部は本件発明の本質的部分ではない、と主張しています。それに対し、被告は、「蓋本体や受枠の凸曲面と凹曲面が連続する構成は、作用効果1を発揮するために必須であり、発明の技術的思想の中核をなす特徴的部分、すなわち本質的部分である。以上の原告、被告の各主張に基づき、原審は、次のような判断をしています。第1に、明細書には、「蓋凸曲面部がガイドされるにあたり、受枠曲面部が直接的に果たす役割については明示されていない。課題が明らかになりました。この発明の課題の「蓋本体を後方から受枠内に押し込むだけで蓋本体をスムーズに受枠内に収めることができる」ようにするとは、次に示す第1段階から第2段階、そして、第2段階から第3段階へと至るすべての動きをスムーズにすることにある、と理解されます。ここで、丸蓋が受枠内の孔の中に落ち込まない理由と同じ理由から、丸蓋(蓋本体)が受枠の上を図の左側から右側へと順次移動し、最終的に受枠内にはまり合う第3段階に至る間、蓋本体は、二点C1およびC2で支えられます。そこで、課題がいう『受枠内に押し込むだけで蓋本体をスムーズに受枠内に収める』、つまりは、『第1段階から第3段階に至る間の動きをスムーズにする』ためには、二点C1およびC2の接触関係をスムーズにすることが必要であります。この点に関係する記載を請求の範囲から見つけましょう。この請求項1の記載中、二点C1およびC2の接触関係に影響する要素は、受枠の凸曲面部(21)、凹曲面部(22)と、蓋本体の凹曲面部(11)、凸曲面部(12)です。『スムーズ』にするには、各要素の表現の中の“曲面”および凸凹の“連続”にある、と理解されます。留意すべきことは、蓋本体が受枠の内部にはまり込む間に、蓋本体の凸曲面部(12)は、受枠の凸曲面部(21)の上部分から受枠の凹曲面部(22)の上まで移動することです。課題の『スムーズ』を達成するためには、蓋本体の凸曲面部(12)が受枠の凸曲面部(21)の上部分から受枠の凹曲面部(22)の上までスムーズに動けるようにすることが大事です。“曲面”および“連続”がそれを語っている、と理解することができます。残念ながら、請求項には勿論、明細書の中の関連記載にも、そのような直接的な記載を見出すことができません。請求項に“曲面”、“連続”という表現は見られますが、課題との関係でそれらが何を意味するかは定かではありません。請求項1の記載は、次のとおりです。特徴部分を理解し易くするため、色付けをしています。この請求項1を読む限り、この特許発明の丸型蓋は、a.(蓋あるいは蓋本体を受ける)受枠側に、受枠凸曲面部(21)と受枠凹曲面部(22)とを連続して形成し、b.蓋本体の側に、蓋凹曲面部(11)と蓋凸曲面部(12)とを連続して形成し、さらに、c.受枠には、受枠凹曲面部(22)の上方に受枠上傾斜面部(23)が連続し、蓋本体には、蓋凸曲面部(12)の上方に蓋上傾斜面部(13)が連続し、さらにまた、d.閉蓋状態で受枠上傾斜面部(23)と蓋上傾斜面部(13)とははまり合うが、その下方の部分はクリアランスをもつ、という形態的な特徴を備えることが分かります。請求項の記載から丸型蓋の形態的な特徴は分かりますが、そこに潜む考え方を理解することができません。それは、この請求項1には、技術的思想を明らかにする上で必要な「ネライ」や「技術的意義」が記載されていないからです。小生は、保護を求める範囲を定める請求の範囲には、「ネライ」や「技術的意義」を記載することが必要である、と考えています。この丸型蓋の発明についても、発明の中味を正しく理解するために、(他の場合と同様)請求項に加えて、明細書や図面の記載に助けを求めることになります。そこで、特許第5886037号公報の記載から、参考となる図面と関連する説明とを抜き出して考えます。図2からの引用の最初の図は、蓋本体(10)が受枠(20)に載り、受枠上傾斜面部(23)と蓋上傾斜面部(13)とがはまり合った状態であり、閉蓋状態を示しています。それに対し、後の方の図3からの引用の図は、閉蓋操作の途中の段階であり、蓋上傾斜面部(13)は蓋上傾斜面部(13)にはまり合う前の状態を示しています。この発明の課題(あるいは「ネライ」)は、“閉蓋の際、バールで蓋本体を引きずるようにしたり、蓋本体を後方から受枠内に押し込むだけで蓋本体をスムーズに受枠内に収めることができる”ようにすることにあります(段落番号0007)。その中で、特許権に関する事件の発明把握に興味を持ちました。いう名称であり、特許第5886037号です。この特許発明は、原審で均等侵害が認められなかったのですが、控訴審で均等侵害が認められました。検討する意義について、このコラム(1)で触れたいと思います。均等侵害については、明細書やクレームの記載にキズがあるところ、すなわち、クレームの一つの特定事項にイ号との間に文言解釈上の差異があり、そのために侵害が認められない場合に、一定の条件の下で特許発明のクレーム解釈を拡大することにより、差異をクレームの技術的範囲の中に含ませるという考え方です。均等を認めるか否かについて、いわゆる均等5要件があり、この事件では、均等第1要件(つまり、差異が特許発明の本質的部分でないこと)に対する判断が、原審と控訴審とで異なる結果になっています。発明の本質的部分について、二つの考え方があるようです。第1は、「クレームに記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、その異なる部分が特許発明の本質的部分ではなく」とする内容を文字どおり捉える考え方です。第2は、異なる部分を含めた対象製品等が全体として特許発明の技術的思想の範囲内にあることを意味するという考え方です。第1の考え方は、クレームの記載の中で本質的部分を認識する考え方ですが、「本質的部分」を何も説明していないようです。第2の考え方は、本質的部分を技術的思想の中に見出す考え方のようです。これらのいずれの考え方も、「本質的部分」が何かを明らかにすることはないようです。「本質的部分」は技術的思想の中核をなす部分である、という表現も見られますが、その表現によっても、本質的部分を具体的に知ることができません。クレームを作成するとき、発明を分析および検討します。特定のネライをもつ発明は、通例、ネライを達成する上で複数の考え方(これら複数の考え方は、発明を捉える人により異なることもあります。)を潜在的に含みます。クレームの作成にかかわる特許実務家として、「本質的部分」とは、それら複数の考え方の中で、最も大事なものをいうと考えます。請求項の特定事項として、数値限定による表現を含む発明である、ということができます。すれば、この数値限定発明は、技術分野にかかわらず問題になる発明であるはずです。数値限定発明は、一般的に、電気や機械関係よりも化学関係でよく議論されています。この数値限定発明について、特許庁の特許審査基準は、「請求項に数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合において、主引用発明との相違点がその数値限定のみにある時は、通常、その請求項に係る発明は進歩性を有していない。実験的に数値範囲を最適化又は好適化することは、通常、当業者の通常の創作能力の発揮といえるからである。」との基本的な考え方を述べています。第III部第2章第4節の6.数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合、の項から)。この特許審査基準の考え方は、特定事項、つまり、特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項、との関係で論理的に矛盾がある、と考えます。数値限定による特定事項は、他の表現による特定事項と同様、それ自体に技術的意義を伴うものであるからです。したがって、その技術的意義を伴う、数値限定の特定事項は、基本的に、技術的意味をもつ、と理解されるべきです。その理解に基づき、主引用発明との相違点である数値限定がある発明は、本来的に、進歩性をクリアすると判断されるべきである、と考えます。その点、特許審査基準は、数値限定の点で相違がある発明について、数値限定の技術的意義を認めないことを前提とした取扱いをしています。特許審査基準による、そのような取扱いは、数値限定による技術的意義を誤解しているからである、と考えます。数値限定の発明が進歩性を有する場合として、(i)その効果が限定された数値の範囲内において奏され、引用発明の示された証拠に開示されていない有利なものであること、(ii)その効果が引用発明が有する効果とは異質なもの、又は同質であるが際だって優れたものであること(すなわち、有利な効果が顕著性を有していること。商標の構成要素あるいは構成部分として、「ネオ」(あるいは「NEO」)を含む商標は意外と多いです。「ネオ」は新あるいは新しい、という意味をもつ用語として、良く知られています。その意味から、「ネオ」は、商標法3条1項3号に該当する典型的な用語の一つであり、だからこそ、その「ネオ」という用語と、一般的な商品名とを含む結合商標は登録要件を欠くであろう、と理解していました。そんな中、「ネオバターロール」の文字を標準文字で表記した商標であり、「バターロールパン」を指定商品として含む権利に出会いました。その出会いにより、この商標の登録がなぜ許されたのか、について考える機会を得ました。「ネオバターロール」は、「ネオ」という用語と、「バターロール」という一般的な商品名との結合であるため、通常は、登録要件を欠くのではないか、という疑問が生まれるからです。「ネオバターロール」商標は、審査段階の原審では拒絶されていました。商標の構成中の「ネオ」の文字は、「新」の意味をもち、品質を誇称する「NEO」に通じ「新しい」または「新製品」の意味を容易に認識させることから、その商標は、全体として「新しいバターロールパン」の意味を理解させるにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである、との理由からです。その原査定は、不服審判(2018-17423)によって取り消されました。その取消し判断は、『当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ネオバターロール」の文字が、原審説示のように、商品の品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。』との理由に基づいています。ところで、この「ネオバターロール」という登録商標に先立ち、次の商標が商標登録5900877号として権利化されています(商標登録公報からの引用)。この既登録の商標は、大きな太字で表記された「ネオ」と、小さな太字の「バターロール」との二段表記の形態です。この二段表記の『ネオ/バターロール』の禁止的効力が、上に述べた標準表記の「ネオバターロール」に及ぶか否か、が疑問になります。先のコラムで、“転がりにくい鉛筆”(断面を正六角形にすることにより、転がりにくくした技術)に関して、クレームの記載を話題にしました。クレームの記載に際しては、“転がりにくい鉛筆”技術を発明として把握することになります。発明の把握は、知財専門家の一番の腕の見せ所です。別の表現をすれば、発明の把握が知財専門家の腕を決めるということができます。把握すべき発明を特定するためには、世の中のために何をするかの「ネライ」と、そのネライをどのような技術的な考え方(ネライを達成するための「技術的考え方あるいは技術的手段」)によって成し遂げるのか、という二面を明らにすることが必要です。“転がりにくい鉛筆”の場合、「ネライ」は明らかに‘転がりにくくすること’にあるようです。‘転がり’には、いくつかの要素が関連します。身近の車のタイヤの転がりを参考にします。タイヤは、路面に対し、ある接地面積をもって接します。その際、接地に伴う接地摩擦によって転がり抵抗を生じます。このような転がり抵抗は、タイヤの‘転がり’に大きな影響を与えます。タイヤの場合には、転がり抵抗を低減することが求められるでしょうが、鉛筆発明の場合には、転がり抵抗を大きくすることが求められるようです。そこで、“転がりにくい鉛筆”の「ネライ」を明らかにするため、大きくすべき‘転がり抵抗’について考えることになります。‘転がり抵抗’に関係する要素は複数あります。特定すべき「ネライ」は、それら複数の要素の何に着目するかによって異なってきます。‘転がり抵抗’は、第1には接地に伴う摩擦抵抗が関係するでしょうし、そのほか、転がりの邪魔になる障害物(凹凸)の存在も問題になります。これらの考えから、「ネライ」には、鉛筆自体の形態などを‘転がりにくくする’という第1のネライと、鉛筆に関連する鉛筆以外の物を活用することにより鉛筆を‘転がりにくくする’という第2のネライが出てきます。発明者による「六角形の鉛筆」は、第1のネライに直結します。知財専門家のある人は、第1のネライに絞って、第1のネライに伴う「達成すべき考え方あるいは手段」を明らかにする動きをします。その動きは、多く場合、第2のネライにまで考え及ばないことが出発点になっています。先の“「鉛筆クレーム」のいろいろ”(11月3日付)のコラムにおいて、数例の鉛筆クレームを紹介しました。その紹介には、二つの意図があります。第1は、特許実務家にもいろいろな人がいることを知らせることであり、第2は、良いクレームは何かを考えるトリガーにすることです。先のコラムを参照しながら、私たち特許実務家が、どのような考えに基づいてクレームを作成するかを考えます。クレームには、保護を求めるべき発明を記載します(たとえば、PCT第6条)。それらの用語は、保護を求める発明を把握する際のヒントになります。先のコラムにおける第1例、第2例、第3例は、発明者が提示した「断面六角形」の技術的な意味を追求することにより、保護を求めるべき発明を把握していると思います。特許実務家は、物としての「断面六角形」の鉛筆が、いくつかの発明を利用した具体的な形態の一つであることを経験的に理解しています。発明の把握は、(発明者の情報では必ずしも明らかでない)「断面六角形」の鉛筆に潜まれる技術的思想、そこに潜む活用すべき自然法則をあぶり出す作業ということができます。この作業でまず大事なことは、「断面六角形」が何をねらっているか(ネライが何か)ということです。「鉛筆クレーム」の場合には、そのネライは明らかなようです。鉛筆を転がりにくくすること、すなわち、今までの鉛筆が、断面が丸形状であるため転がりやすいという問題があることに気づき、その転がりやすいという問題を解決することがネライです。発明者は、そのネライを鉛筆の形状を変化させることにより解決しようとしています。発明者の基本的な考え方は、鉛筆あるいは鉛筆本体の形状について、断面が丸よりも転がりにくい形状にすることにあったようです(小生は、第1~第3例が転がりにくくするために利用した考え方(自然法則の利用)を必ずしも明確にしていないのではないか、という疑問を抱いています。ここでは、言及しません)。3例では、「転がりを防止する部材」として把握しています。...続きを読む「鉛筆クレーム」のいろいろ特許実務者にとって、一番の難しさは、クレーム(特許請求の範囲あるいは請求の範囲)の記載にある、ということができます。このクレームは、保護を求める事項を明示する文書であり、そこに記載した内容によって、独占することができる範囲が定まります。そのため、より良い特許実務を求める人は、このクレームを記載する力を向上させようとするのが常です。クレームは特許実務者による創作物であり、それを創作する力は、特許実務者の実力に密に関係します。「鉛筆クレーム」は、鉛筆の発明に関するクレームであり、クレームの創作あるいは作成を訓練する題材として知られています。身近な「鉛筆クレーム」は、転がりにくくした鉛筆の発明を記載したクレームです。断面が丸形状の今までの鉛筆が、机の上で転がりやすいという問題に気づき、その断面を正六角形にすることにより、転がりにくくした技術について、クレームを作成することに関係します。“断面が六角形の鉛筆”であり、一歩進展したクレームは、“断面が多角形の鉛筆”あるいは“断面が多角形の筆記具”です。これらの原始的なクレーム(誰もが考えるであろうクレーム)をさらにブラッシュアップしたクレームとして、次のようなものを見出します。この表現によって、「六角形や多角形」を転がり時に重心の高さが上下にぶれるアイデアと考えることにより、断面が楕円形状等の多角形以外の鉛筆のアイデアを含ませるようにしたようです。HP上の澤田昌久弁理士著の記事からの引用です。この表現によって、下記の種々の例を含ませるようにしているようです。(この第2例は、パテント2019年5月号の「権利書たる明細書に「発明の効果」は記載すべきではない」(吉田昌司著)からの引用です。関係で)「発明の効果」についてのやり取りの中で、“独立要件説”という表現に出会いました(パテント2019年10月号の70ページ)。恥ずかしながら、小生は、この“独立要件説”という言葉に初めて触れます。そこで、引用文献を頼りに芋づる式に調べてみました。結果的に、別冊ジュリストの特許判例百選(第3版)の40~41ページの「進歩性の認定(4)―顕著な作用効果」(長沢幸男著)の中に、参考となる記載を見出しました。そこで、その記載の中から、関連事項を抜粋しつつ、まずは、“独立要件説”を明らかにします。「進歩性の判断とは、発明の容易性、すなわち、発明の「構成」についての容易想到性の判断に帰着するというのが、特許法の文言及び講学上の進歩性の概念に照らし、素直な理解である」ことを、著者の長沢先生は前提にしています。「第1の学説は、作用効果をもって、構成の容易想到性を推認させる間接事実と解する説である。」とし、その間接事実説の代表例として、吉藤先生の特許法概説の説明を引用しています。「発明の進歩性は、発明を構成することの難易の問題である。発明の実体は、発明の「目的」でもなく、また発明の「効果」でもなく、発明の「構成」自体であるからである。したがって、進歩性を判断するにあたっては、理論的には、発明の構成を対象とし、その難易によって進歩性の有無を判断すべきであることはいうまでもない。実際問題として、発明構成上の難易を判断することは必ずしも容易ではないことが少なくなく、また往々にして判断を誤ることもある。・・・以上のことから、発明の目的や効果を参酌することによって、構成上の難易、すなわち、発明の進歩性の有無を判断することが、手法として一般的に行われている。」との特許法概説からの引用です。長沢先生は、「作用効果の顕著性をもって、構成の容易想到性とは独立した進歩性判断の要件と解するのが、第2説の学説である。」とし、その第2の学説を「独立要件説」と呼んでいます。商標の構成要素の組合せからなる商標です。それらの結合商標のうち、文字同士の組合せの結合商標について、8月31日のコラムにおいて話題にしました。話題の中心は、類否判断に際し、組み合わせた文字と文字とを分離することが許されるか否かの考え方です。文字同士の組合せの場合、各文字の大きさおよび書体が同一であって、その全体が等間隔に1行でまとまりよく表されているものであるとき、高い結合性をもつことから、分離抽出が難しいとのことでした。そのような文字同士だけではなく、そこに図形がさらに組み合わさった場合には、別の観点から一部の構成部分の分離抽出が難しいという判断が生まれるようです。不服2018-4822号が、その一例です。PLUS」の文字を、上段部分に比べ小さく横書きしたものです。この本願商標が、次に示す引用商標と類似するか否か、つまり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かが問題です。原査定では、本願商標の構成中「欧文字の『R』と記号の『+』を組み合わせて図案化した」部分を分離抽出し、それが引用商標と類似するとし、拒絶の結論を出しました。審判体は、その分離抽出は妥当ではないとし、原査定を取り消したのです。審判体の判断の根拠は、本願商標の「その文字構成及び配置に照らせば、上段の「R」の文字は下段の「RUGBY」の頭文字を表したものとして、また、本願商標のかかる構成においては、殊更「R+」の部分のみが着目されるというよりは、構成全体をもって一体不可分のものとして把握、認識されるとみるのが相当である。この審判体の根拠を正確に理解することに少し戸惑います。審判体は、上段と下段との二段書きの構成、そして、上段の「R」の文字は下段の「RUGBY」の頭文字を表したものとの捉え方に基づいて、構成全体をもって一体不可分とするのが妥当である、と判断しているように理解されるからです。上段の文字と下段の文字との大きさがかなり異なるため、大きな上段の文字部分を要部の一つに見ることができるとする判断が生まれる点から、「つつみのおひなっこや事件」の最高裁判決との関係から、判断には少し疑問が生じます。...続きを読む外国出願に耐えうる明細書このテーマは、より良い明細書を追求するものであれば、だれもが考えるテーマの一つです。小生は、外国がらみの明細書の記載に悩むとき、PCTの関連規定に戻り、その規定の本来的な意味を考えることにしています。明細書には、当該技術分野の専門家が実施することができる程度に明確かつ十分に、発明を開示する。請求の範囲には、保護が求められている事項を明示する。請求の範囲は、明確かつ簡潔に記載されていなければならない。請求の範囲は、明細書により十分に裏付けがされていなければならない。これらの規定の字面を追うだけであるなら、知財専門家にとってお茶の子さいさいです。外国出願に耐えうるだけの記載を考える者にとっては、「実施ができる程度」、「明細書により十分に裏付け」などの意味を熟考することになります。その熟考が、JPとUSやEPとの違いを埋めるに違いないからです。JPの特許法施行規則第24条の2は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載しなければならない、と規定しています。この規則の基になる特許法第36条4項の「実施ができる程度に」の記載を併せ考慮すると、JPでは、実施形態あるいはそれらしき事項の記載が求められているのに対し、より具体的な実施例の記載までは求められていない、と理解されます。EPCの83条や27f規則を見る限り、EPについても一般的には、JPと同様であり、実施例は任意であるが、実施の形態は少なくとも一つが必要である、と理解されます。mode”が気になります。ベストモードは発明を実施するための最良の形態です。実は、PCTの規則5.1の明細書の記述方法の中に、(v)として、請求の範囲に記載されている発明の実施をするための形態のうち少なくとも出願人が最良であると考えられるものを記載する。その記載は、適当なときは実施例を用いて、図面があるときはその図面を引用して行う、という規定があります。この規定から、USが求めるベストモードの外郭を把握することができます。...続きを読む商標「〇〇」と商標「〇〇+役務名」との併存に思う商標実務の中で、次のような事態に遭遇し、いくつかの疑問を抱きつつ今後の実務的な対応を検討しています。スパゲッティー」(出願日:平成28年11月25日、登録番号:5970535T)とが共に権利化され併存しています。いうのは、「スパゲッティー」は一般的な飲食物の名称の一つであり、「海賊スパゲッティー」中の「スパゲッティー」は識別力をもたない、と考えるからです。「海賊」と称する店舗のメニューには、「海賊~」という飲食物、たとえば海賊スパゲッティーをはじめ、海賊スパゲッティーほかの海賊風の食べ物が記されているのではないか、と考えるからです。すれば、「海賊」の実質的な権利範囲が大きく制限されてしまいます。いう第3の疑問が生まれます。商標「〇〇+役務名」は、いわゆる結合商標の中でも、識別力がないと思われる役務名を含む商標です。現行の特許庁実務では、その商標「〇〇+役務名」と、役務名(ここでは提供食べ物のスパゲッティー)のない商標「〇〇」とが併存することを認めています。そのような取扱いの下、私たち実務家は、商標の類否判断のみならず、店舗の具体的な活動(たとえば、どのような看板やメニューを使うのか、どのような店舗の紹介をするのか、今後の店舗活動の方向性はどうなのか、など)についても、クライアントと密にコミュニケーションを図るのが良い、と考えています。弁理士ではあるが、商標法が求める競業秩序の変化についていくことができない小生には、商標における各種の判断がさらに難しくなっています。No.2の加藤実著「特許法36条6項2号の明細書要件の意義・解釈について」に出会うことにより、知りました。その著者は、明確性要件と(サポート要件ないしは)実施可能要件とは、本来的に棲み分けられるべきである(これを、「棲み分け説」といいます)と言っています。「棲み分け」とは、辞書的には、場を空間的または時間的に分け合って、共存することのようです。したがって、「棲み分け」は、同じ物事が重なり合う「重複」と反対に位置します。「棲み分け説」をとる裁判例の一つとして、平成21年(行ケ)第10434号の審決取消請求事件(平成22年8月31日判決言渡)があります。この事件は、「伸縮性トップシートを有する吸収性物品」、たとえばおむつなどについて、上側のトップシートの弾性特性(伸縮性)を特定することにより、おむつの機能を適正化する技術を対象にしています。裁判所は、『36条6項2号は、特許請求の範囲の記載に関して、「特許を受けようとする発明が明確であること。作用効果等の記載等を要件としているわけではない。裁判所は、『発明の解決課題やその解決手段、その他当業者において発明の技術上の意義を理解するために必要な事項は、法36条4項への適合性判断において考慮されるものとするのが特許法の趣旨であると解される。発明の作用効果についても、発明の詳細な説明の記載要件に係る特許法36条4項について、平成6年法律第116号による改正により、発明の詳細な説明の記載の自由度を担保し、国際的調和を図る観点から、「その実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。」とのみ定められ、発明の作用効果の記載が必ずしも必要な記載とはされなくなったが、同改正前の特許法36条4項においては、「発明の目的、構成及び効果」を記載することが必要とされていた。...続きを読むクレームには、保護されるべき発明を記載するのではないのですか?このコラムでも、「ステーキの提供システム」の発明、つまり、その発明についての発明の該当性をめぐる事件を何回か話題にしています。三要素アプローチの有用性―、を見出しました。この論説の中に、次のような気になる記述があります。『「発明」が記載されているのは「明細書」であって、「特許請求の範囲」ではない。特許請求の範囲に記載されているのは、特許法36条5項に規定されている通り「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項(発明特定事項)」であって、「発明」ではない。したがって、特許請求の範囲の記載のみから「発明」を認定することはできない。特許請求の範囲の記載から認定できるのは「発明」を構成する「技術的手段」のみである。「発明」を認定するためには、発明の技術的意義を理解する必要があり、特許請求の範囲に記載された「技術的手段」に加え、明細書に記載された「課題」又は「効果」も一緒に認定しなければならない。この記述には驚かされます。驚きは、特許法36条5項、および特許法70条の各規定の理解の仕方が異質である点です。平成6年の改正以前における特許法36条5項は、特許請求の範囲には、「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載」と規定していました。平成6年改正以後の特許法36条5項は、特許請求の範囲には、「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載」と規定の内容が変化しました。これら特許請求の範囲に関する規定ぶりが変化したとしても、特許請求の範囲(以下、クレームともいいます。)に記載する事項は、保護を求める発明に変わりはありません。その点、平成6年改正以後の特許法36条5項の仲間である、特許法36条6項、すなわち、クレームの記載に求める条項、たとえば2号の特許を受けようとする発明が明確であること、の記載からも明らかです。改正前後において、クレームは、保護を求める発明を記載することをずっと求め続けています。2019)について述べました。関連の事例は、特許第6278249号の特許発明でした。そのメインのクレームを、特許公報から抜粋します。このクレーム記載の発明は、油揚げという特殊な食品の表面に印刷あるいはマークを印す技術であり、特には、油で揚げる前の(豆腐)生地に印刷あるいはマークを記し、その後に油で揚げるという考え方です。特許庁の審査段階において、特許異議申立て時の資料(特開昭55-23955号の刊行物)を見出すことができず、特許査定がなされました。1/27という相違があることを想像しました。その想像は、誤りだったようです。クレーム記載の「油揚げ」と「印刷」というキーワードによってJ-PlatPat上全文検索をすると、130件ばかりが検索され、その中の一つに、問題の特開昭55-23955号の刊行物を明らかに見出すからです。その刊行物における発明の名称は、「食用着色プリント食品の製造法」であり、クレームの中には、特許発明のような考え方は記載されていません。実施例である油揚げを通して、特許発明の考え方がずばり記載されていました。この事例の審査には、明らかなヒューマンエラーがあったようです。この事例を考えるとき、あるいは特許調査の考え方を再考するとき、特許調査はクレームの作成によく似ている、と感じます。ここでは、その感想を少し述べたいと思います。特許調査をするとき、あるいは、クレーム作成をするとき、その調査対象である発明内容、あるいは、作成すべきクレーム発明を把握します。この発明の把握を誤っては、的確な調査ができないし、効果的なクレームを作成することができません。この点、特許調査の場合には、完成されたクレームや明細書がすでに存在することもあります。それに対し、クレーム作成に際しては、通常、文章的あるいは内容的に完成されたものは存在しません。あり、結合商標は、それらの構成要素の組合せからなる商標です。ここでは、結合商標に対する分離観察、すなわち、商標構成部分の一部を抽出あるいは分離し、その部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することについて考えます。この結合商標の類否判断に言及した、比較的に近年の最高裁判決として、「つつみのおひなっこや事件」(最判平成20年9月8日(行ヒ)第223号)があります。判決文の大事な部分を抜粋すると、「商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである。」という、「リラ宝塚事件」(最判昭和38年12月5日(昭和37年(オ)第953号))の引用を見出します。実際の判断事項として、本件商標の構成中には、称呼については引用各商標と同じである「つつみ」という文字部分が含まれているが、本件商標は、「つつみのおひなっこや」の文字を標準文字で横書きして成るものであり、各文字の大きさ及び書体は同一であって、その全体が等間隔に1行でまとまりよく表されているものであるから、「つつみ」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているということはできない、との言及があります。ある、との判断をしています。2018付けのコラムで述べました)。ここでは、この「ステーキの提供システム」のメインの特許発明のカテゴリーについて、今一度考えてみたいと思います。現在の特許審査基準は、「方式」又は「システム」(例:電話方式)は、「物」のカテゴリーを意味する用語として扱う、と明記しています(第II部、第2章、第3節の明確性要件の中の記載)。その取扱いによれば、ステーキの提供システムは「物」のカテゴリーに属します。そのような取扱いは、このステーキの提供システムに対する、特許庁における特許審査の第1段階、異議申立てについての審理の第2段階、知財高裁における取消決定請求での判断の第3段階を通して一貫していました。小生は、「システム」という用語を用いる、「ステーキの提供システム」の発明は「方法」の発明である、と理解することが妥当であると考えます。その点、上の【請求項1】について、内容の同一性を保ちつつ、表現を変えた、【別の表現による請求項1】から自ずと理解することができます。上記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別するための印しとして、上記計量機が出力した肉の量とテーブル番号が記載された上記シールを用いることを特徴とする、ステーキの提供方法。このステーキの提供システムの発明のカテゴリーが「物」であるか「方法」であるかにより、特許がカバーできる発明の実施の範囲が異なることは勿論です。そのほか、カテゴリーが「物」であるか「方法」であるかにより、特許法第29条第1項柱書に規定する発明該当性の要件のしきい値が変化することが考えられます。...続きを読むクレームの補正に応じて、明細書等を補正すべきか「ステーキの提供システム」の発明は、発明の該当性をめぐって話題になりました。審理段階で、クレームの記載が変化しています。その変化は、他の多くの事例においても同様です。特許を受けようとする発明を記載したクレームは、補正に伴なって変化することが通例です。特許出願人による出願当初のクレームは、関連技術との関係で、特許を受けようとする発明を明確に表現していないことが多いからです。発明を愛する特許法は、クレーム(および明細書等についても)を適正な表現および内容に補正することを認めています。このような、ごく当たり前のクレーム補正に応じて、関連する明細書の中味の部分を補正すべきか否かについて考えてみたいと思います。この問題に対する答えは、二つに大別されると思います。一つは、クレームと明細書等との記載を整合させる意味から、クレームの補正に応じて明細書等の記載も補正すべきであるという考え方。一つは、出願当初の開示内容を固定するために、クレームの補正があったとしても、明細書等の記載は補正すべきではないという考え方。小生は、ある段階までは、クレームと明細書等の記載を整合させるという前者の考え方をとっていました。その後および今の段階では、出願当初の明細書の記載はそのままにすべきであるという後者の考え方をとっています。クリップ事件や除くクレームのような特別な場合には、明細書等の特定の個所を削除せざるをえないのかも知れませんが(ただし、そのような特別な場合が、後者の考え方を否定しているとは思いません)。後者の考え方をとる主な理由は、特許制度の「公開をした発明を保護」するという制度趣旨にあります。その制度趣旨からすれば、自らが公開した内容については、そのまま残しておくべきであると考えます。公開した内容を変化すれば、公開した内容が変わってしまいます。それでは、公開に応じて、特許として保護すべき範囲が変化するおそれがあります。出願当初の明細書等による公開内容は、保護すべき範囲を特定する上での最大の証拠にすべきであり、証拠を変容すべきではないと考えます。手続き上の別の理由もあります。クレームの補正に伴なって、明細書等の関連部分を形式的に補正することは手続きを煩雑にします。...続きを読む特許調査の大切さ-発明の把握を適切に行うために特許実務の中には、二種類の発明の把握があります。第1は、すでに存在するクレームの記載に基づく発明の把握であり、審査や審判、さらには裁判の各段階で問題となります。第2は、新たなクレームを完成させるための発明の把握であり、特許出願に際して問題となります。このような発明の把握において、事前の特許調査により関連技術を見出すことが大切であることは言うまでもありません。最近の特許異議速報の中に、発明の把握を適切に行うために、特許調査の大切さについて考えさせられる事例に出会いました。その事例は、特許第6278249号の特許発明に関します。特許掲載公報の中から、メインの特許発明を次に示します。この特許発明は、油揚げの表面に印刷を施す技術です。油揚げの表面には凹凸があり、油もあることから、印刷は容易ではありません。公報における背景技術によると、静電印刷のような特殊な印刷を適用せざるを得なかったようです。上の特許発明には、いくつかの考え方が含まれます。一つは、油揚げという特殊な食品の表面に印刷あるいはマークを印すという考え方です。一つは、油で揚げる前の生地に印刷あるいはマークを記し、その後に油で揚げるという考え方です。前者の考え方は、静電印刷による従来例によりすでに知られている、と理解されます。いって、特許を受けることができる考え方は、発明者の頭の中に隠されているかもしれません。表面の凹凸や油という障害があっても印刷あるいはマークを記す技術があるかも知れないからです。この事例では、前者の考え方での特許化をするという道を選択せず、後者の考え方での権利化を選びました。後者の考え方について、特許庁審査官は関連技術を見出すことができず、特許査定という処分がなされました。その後者の考え方は、特許異議申立ての特開昭55-23955号の刊行物により、すでに知られていたようです。その刊行物の記載(実施例3)を抜粋し示します。上に述べた特許発明の特許は、結果的に取消しになってしまったようです。関連技術としての上の刊行物を、特許出願時点において出願人が見出していたのなら、あるいは、審査官がその刊行物を見出していたのなら、手続きの流れは変わり、状況も変わります。関連技術を事前に検索あるいは抽出することの大切さを思い知らされます。...続きを読む「知的財産に関する専門家」の喜び弁理士法第1条に「知的財産に関する専門家」という表現を見出します。その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう、と定義しています。知的財産は広範囲であり、一人の弁理士がそのすべての範囲の知的財産に一流であることは不可能に近いのではないでしょうか。各知的財産には、対応する法律のほか、運用のための行政基準、事件ごとの司法判断など、取り巻く情報が氾濫しているからです。事件を扱う裁判所関係者、さらには、知的財産関連の学者や研究者など、多数の人がいます。知的財産の範囲が広いことに加えて、取り扱う機関も多いことから、知的財産に関する専門家はかなりの数を占めると思われます。ここでは、そのような専門家の喜びについて考えたいと思います。知的財産は、広範囲ですが、他の分野の対象に比べて、特殊であり専門性が高い、と一般にいわれます。専門性が高いことから、その業務に対する報酬は高く(?)、その面からもやりがいのある、と考える人もいるでしょう。知的な活動の中に自己の考えを作り出すことができる、という喜びを語る人もいるでしょう。知的財産は事業活動に有用な情報です。したがって、たとえば発明者が創作する発明自体も、形式的には、この知的財産に含まれます。その点から、知的財産の原始的な創作者も「知的財産に関する専門家」に入るという考え方をとることもできます。一般的に、そのような発明者は、「知的財産に関する専門家」には含めないのが妥当である、と思います。発明者は、発明という新たな情報を作り出すことにより、喜びを感じとることができるからです。知的財産の専門家は、そのような原始的な情報を加工し、あるいはその情報に基づいて新たな情報をさらに作り出したり、表現された情報の価値を正しく判断した結果を新たな情報として作り出す作業を通して、社会参加の喜びを感じます。「知的財産に関する専門家」には、原始的な情報に新たな価値を付加し作り出すこと、あるいは表現された情報に対する、正しい判断情報を作り出すこと、などの新たな作業が求められる、と考えます。...続きを読む特許における明確性要件を考える特許における明確性要件(特許法36条6項2号)は、特許請求の範囲の記載が「特許を受けようとする発明が明確であること」に適合するものでなければならない、という要件です。ここで、特許を受けようとする発明は、特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載することによって特定します。したがって、その特許を受けようとする発明は、特定事項の一つにでも不明確な記載がある場合、特定事項の間の関係に不明確な記載がある場合、あるいは、記載された発明自体が不明確な場合などに、この明確性要件の不備を生じることになります。明確性要件を求める趣旨について、平成28年(行ケ)第10207号判決は、「仮に、特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には、特許が付与された発明の技術的範囲が不明確となり、第三者の利益が不当に害されることがあり得るので、そのような不都合な結果を防止することにある。特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術常識を基礎にして、特許請求の範囲の記載が、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。いう3つの記載要件の中で、明確性要件は拒絶理由の割合が最も高い数値(たとえば、83.7%)を示します。2019)でも紹介しました。その数値の高さは、特許を受けようとする発明を明確に特定することの難しさを物語るものでもあります。知財の専門家は、その難しさを常に感じています。他方、「特許を受けようとする発明が明確であるか否か」は、判断する人にとっても難しく、人によって異なる判断結果を生みます。すれば、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確な記載があるならば、少なくとも審査段階で、その不明確な記載が正されるべきです。なければ、その後の段階で、不明確な記載に起因して誤った判断が生じる可能性があります。...続きを読む特許における記載要件を考える特許における記載要件には、明確性要件(特許法36条6項2号)、サポート要件(特許法36条6項1号)、および実施可能要件(特許法36条4項1号)の3つがあります。前2つが、いわばクレームの記載に関係し、後の1つが、明細書の発明の詳細な説明の記載に関係します。クレームも詳細な説明のいずれも、出願あるいは特許の内容に直接関係するため、実務家にとって、興味のある対象です。後者は、裁判官5人による大合議判決です。2つの実施例および2つの比較例のプロットから、Y>‐0.066X+6.73およびX≧65という不等式を用いた表現によって、特許発明を特定したところ、実施例が2つしかなく広すぎるとし、サポート要件違反ということから、特許取消の異議決定、そして、その特許取消の決定の取消しを求めた知財高裁でも、異議の決定は正しく、取消理由には理由がない、との判断でした。異議の決定では、サポート要件の違反のほか、実施可能要件にも反する、との判断がなされましたが、大合議判決では、サポート要件の判断だけで終わりました。この「偏光フィルムの製造法」の特許発明については、当業者にとっても、2つの実施例と2つの比較例とから、何ゆえに、上の特定の不等式が出てくるのか、理解に苦しむところです。すれば、発明が「明確かつ十分」に記載されていないという実施可能要件にキズがあるのでは?という疑問が第1に生まれます。発明の詳細な説明の中に、「明確かつ十分」な発明の開示を見出してこそ、クレームの記載の発明が発明の詳細な説明の記載を越えていないかについて判断することができる、のではないかと通常は考えるからです。他方、前者の「フリバンセリンの使用」の発明は、医薬についての用途発明であり、発明の詳細な説明において、薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をすることにより、その用途の有用性が裏付けられていることが求められます。...続きを読む意見書に思うある特許出願における意見書の長さに驚きを覚えました。その出願の経過ごとの書類の長さは次のとおりです。この経過の中で、出願時の明細書が6ページであるのに対し、審判時点の意見書が52ページという数値に驚きを覚えます。実際のところ、担当の審判官は、その長さを含む代理人の対応に、何かの驚きを感じ、特許審決を出さざるを得なかったのではないかという感がします。その点、内容を見れば、一目瞭然です。このケースに触れることにより、意見書とは何だろう、という疑問がわきました。拒絶理由の通知に関する特許法第50条は、「審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。この規定は、審査官にも全くの過誤がないとはいえないので、出願人に対話の機会を与えるものであり、発明の保護に根付いています。査定の理由と異なる拒絶理由を発見した場合に準用されています。意見書の趣旨が、出願人(審判請求人)との対話の手段とすれば、審査官の言である拒絶理由通知書の内容に答える言を含むものが意見書になるという理解が生まれます。拒絶理由通知書は、通常、数ページ、すなわち2~3あるいは5~6ページほどです。すると、その数字2~6ページに近い長さのページ、あるいは相手の審査官が嫌がらない程度の長さの意見書が好ましい、という考え方が出ます。この対話という考え方からすると、上の「52」ページの数値は余りにも大きすぎ、相手を考えない一方的な意見書とは言えないでしょうか。意見書が対話の一つの手段だとすれば、長さだけでなく、内容にも留意すべきです。私たちの作成する意見書には、拒絶理由通知書に書かれた内容の一部をそのまま含んでいたり、応答の補正に伴なう内容をそのまま含む傾向があります。この傾向は、対話の相手からすれば、好感を持てるとは言えないと思います。...続きを読むゴルフボールの発明に思う次の図を見て、何かを連想しませんか。小生は、サポート要件が問題となった偏光フィルム事件(平成17年(行ケ)第10042号)を思い浮かべます。この図は、一部に色を付加していますが、第6533364号の特許掲載公報の図3です。この特許は、ゴルフボールに関する発明であり、飛ぶボールを求めた技術に関係します。ゴルフボールの表面には塗装層がありますが、その塗装層の表面粗さを特定するという発明です。関係を満たすようにしています。y=6Xという直線の上側の部分に、赤く染めた、この発明の実施例1~7があります。青く染めた4つの比較例の中の3つ(比較例1~3)は直線の下側の部分に位置し、一つ(比較例4)が、この発明の実施例1~7と同様に、直線の上側に位置しています。この発明のメインクレームを次に示します。6.0という特定の関係は、この発明の最大の条件あるいは要件である、と理解されます。4つの比較例の中の一つの比較例4が、その条件を充足します。それなのに、なぜ、この発明が特許査定を得たのだろう、という疑問が生まれました。そこで、その理由を考えてみました。実施例1~7における塗装層の厚さは18μmであるのに対し、比較例4のそれは4μmです。この発明は、表面の塗装層に、微細粒子を噴霧することにより、表面に粗さを生む技術です。すれば、粗さを生む塗装層には、最低限の厚さが求められます。クレームにおける「5.0μm以上」という限定は、当業者にとって、当然の技術的事項ではないか、と考えざるを得ません。RaおよびRzに対する数値限定も一般的な事項と考えることができます。表面の塗装層に粗さを付与することにより、ゴルフボールの飛距離を増すという考え方、そしてまた、粗さをブラスト処理により得るという考え方は、出願の経過を見る限り、この特許の出願前から知られていたからです。そのような考え方を示す関連技術を二つほど次に示しましょう。それらは、いずれも、審査における引用例の一つです。最初に挙げたものは、塗装層の表面にブラスト処理により、小さな凹部7を得る技術です。この事件の発明は、技術的に理解し易いのですが、逆に、発明の把握については難しさがあると思います。私たち、知財専門家にとって、提案された発明をいかに把握するかが、勝負の一番のカギになります。そこで、今一度、この「流し台のシンク」の発明を把握したい、と思います。「流し台のシンク」の基本図を次に示します。特許第3169870号公報の図4に小生が色付けした図です。発明者の言は定かではありませんが、その公報には、先行する公知例として、次の発明が記されています。シンクの深さ方向の互いに異なる高さ位置に、それぞれ調理プレート(黄銅色、黄色で色付けしています)を配置する、という考え方はすでに知られていたようです。ところが、その技術には、異なる高さ位置に配置するプレートの大きさが異なり、プレートの共用、あるいは互換的な使用の仕方ができないという欠点があったようです(特許掲載公報の背景技術)。そこで、特許を受けようとする発明の一番のポイントとして、「プレートの共用を可能にすること、つまり、奥行方向の大きさが同じプレートを用いること」を設定したようです。その一番のポイントの特徴的事項は、次のように、すでに知られていたようです。先の図は、審査段階における引用例である特開平7-204113号公報の図7、後の図は、同じ引用例の図3です。そのため、先の小論で示したように、区別化のため、壁面8pについて、「上段段部8bと中側段部8nとの間が、下方に向かうにつれて、奥方に向かって延びる傾斜面となっている」という限定を加えました。言及すると、裁判では、「傾斜面」の解釈について、壁面の一部が垂直の場合も含まれるか否か?が問題になりました。「特定の傾斜面」という限定をする把握も一つの考え方として妥当です。発明者は、図面を示しつつ「特定の傾斜面」を提案していますが、知財専門家に対しては、さらなる追求が求められます。「下方に向かうにつれて、奥方に向かって延びる傾斜面」の技術的意味を探ることになるでしょう。よる公開フォーラムがあり、小生も勇んで参加しました。この公開フォーラムは、特許委員会の一年間の活動報告を兼ねたものです。公開フォーラムは、特許委員会以外の日本弁理士会の会員に広く公にし、古代ローマにおけるフォーラムディスカッション、あるいは、公開討論会に相当すると理解することができます。昨日のそれは、特許委員会からの一方的な説明に終わってしまうという、話す側および聞く側の両方にとって少し残念な結果に終わりました。この知財の業界では、「ディスカッション」なくして、実務の進歩はありえません。この事件は、特許第3169870号に基づく侵害訴追事件であり、原審では、イ号は技術的範囲に属さないとし、「非侵害」であったのに対し、控訴審では、逆転の「侵害」という判断がなされた事件です。特許委員会では、逆転判決を検討し、裁判所の判断傾向や留意事項を見出そうという考えのようです。この点、このような判決の検討を行うのは良いのですが、小生は、その結果に基づいて自らの考えを出していただきたいと考えます。他人が行った判断を単にフォローするだけでは、真の実務力向上を得ることができないからです。原審および控訴審の判断を検討するに先立ち、特許庁段階における流れに触れます。次のクレームが特許査定となったメインクレームであり、それに続く図が掲載特許公報の図4に対し、小生が色づきのメモを加えた図です。この流し台のシンクの特許発明には、次の二つの考え方があります。出願の当初のメインクレームは、(1)の考え方のみであり、審査における拒絶理由の通知に応じて、(2)の考え方を付加的に限定しています。その際の引用例を次の図に示します。引用例である特開平7-204113号公報の図3には、シンク部に隣接した部分ではありますが、確かに(1)の考え方が示されているようです。...続きを読む特許出願の分割を再び考える2018年9月に特許出願の分割について考えました。その際、実際の分割例として、第1世代から第10世代と20年近くにわたって、10件の分割出願を行った例と、第1世代のみであるが、6件の分割出願を同日に行った例を紹介しました。発明の把握を中心に考えると、分割に伴う発明は、一般的に十分な内容把握がなされていないという傾向があることを紹介しました。原出願においては、ある特定の発明を中心に特許を受けるべき発明が把握されているために、その発明とは別の発明(分割の対象となる発明)については、それほど深い検討がなされていない傾向があるからです。最近、先に紹介した例とは異なる、さらに異質な分割例に出くわしました。第1世代から第4世代にわたる分割であり、次の画像に示すように、原出願あるいは親出願を含めて、5件の一連の出願があります。画像は、J-PlatPatから得た分割情報に対し、メインクレームの要点、出願の最終結果などを小生が付け加えた内容を含んでいます。第0世代のもともとの原出願は、女性用のマスクの発明に関係し、化粧などがマスクに付着することを防止するために、マスクの内側面にはっ水はつ油処理をする技術です。第1世代から第4世代の各分割出願は、ほぼ同様の女性用マスクに関係する技術です。言い換えると、もともとの出願の発明、および分割出願の4つの発明のすべてが女性用のマスクであり、一般的には、一つの出願の中に含まれるべき発明の内容と理解されます。各分割出願が、その時点で原出願となる出願の処理を終えた段階(つまり、拒絶あるいは特許の査定が出された段階)で生まれているという特徴があります。全5つの出願の中で、特許となったものは第3世代のみであり、ほかの4つの出願は、すべて拒絶査定を受けています。それぞれのキーワードが相互に密に関連します。ために「はっ水はつ油」「立体型」が関係します。...続きを読む著作物の保護期間に思う下記の画像は、文化庁のHPから抜粋した「著作物等の保護期間」を示します。TPP11協定の発効日が平成30(2018)年12月30日となり、著作物等の保護期間の延長を含む著作権法が施行されました。映画を除く著作物の保護期間は、改正前の現行法において、起算時点から原則50年でした。起算時点は、著作物により異なり、著作者の死亡時を起算時とする考え方と、著作物の公表時を起算時とする考え方とがあります。ベルグ条約は、死亡時起算を原則とし(ベルグ条約7条(1))、無名や変名、団体名義の著作物については、公表時起算を適用することを認めています(ベルグ条約7条(3))。著作者の死亡時を客観的に把握することが困難な場合に、公表時起算適用のようです。ここで、ネット情報の中には、「著作権の保護期間」という表現を用いている例を少なからず見かけます。センターのHPの中に、「著作権の保護期間」という表現を見出すことができます。この点、小生は、「権利の保護」という表現に少し違和感を覚えます。保護する対象は、創作的な表現である著作物であるからです。「著作物の保護」という表現に違和感を覚えないのに対し、「権利の保護」という表現に違和感を覚えるのです。著作権法を見ると、第4節の保護期間の中において、保護期間の原則を定める第51第1項は、「著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。著作物の保護期間」となっています。保護期間は、存続期間と明確に使い分けされています。創作にかかわる著作物は、別の創作にかかわる発明と同様に、保護されてしかるべきであります。他方、著作物にかかわる著作権や発明にかかわる特許権は、もともと保護されることを前提としたもの、すなわち、著作物や発明の保護の実効を得るための力をもつものです。そこで、保護が当然な著作権や特許権を「保護」するという表現が妥当かという疑問が生じるのです。今回、改正の経過を調べて気づいたことですが、著作権法もしばしば改正が行われています。...続きを読む発明の「効果」を考える「明細書に効果は記載すべきではない」という論考に出会いました(パテント2019年5月号)。これを契機に、発明の「効果」を再考することになりました。明細書およびクレームの記載について、平成6年を境に大きく変化しました。その点、明細書の記載に焦点を当てると、いわゆる青本は、次のように説明しています。「平成6年の一部改正前は、発明の詳細な説明においては、1発明の目的、構成及び効果の記載を通じて発明の技術上の意義が理解され、2当業者が容易にその実施をすることができるような記載を求めていた。同改正後は、前者については、経済産業省令で定めることとし、施規24条の2において「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載する」旨規定するとともに、後者については本項において、当業者がその実施をすることができるような記載とすべきことを規定し、従来と同様に発明の詳細な説明が有する機能を担保した。このような説明(および基となる法規定)が明らかにするように、平成6年以前においては、明細書に発明の「効果」を記載することが必要不可欠でありましたが、平成6年以後においては、形式的には、明細書に発明の「効果」を記載することは不要と理解されます。答申は、技術の多様性への対応の必要性の視点、および国際的ハーモナイゼーションの必要性の視点からなされました。前者の視点では、従来技術と全く異なる新規な発想から開発された基本発明の場合には、そもそも従来技術の問題点の解消のために開発したわけでもなく、発明の目的や効果という観点の記載はなじまない、また、発見に基づくような発明については、その構造、用途、製法や有用性といった観点から発明を記載する方が発明を理解し易いケースも少なくない、さらに、効果について目的(課題)や発明の作用等の記載から理解できる場合が多い、との意見が出ています。後者の視点では、TRIPS協定やWIPOハーモナイゼーション条約案、さらには欧州特許条約の関連規定の内容が考慮されています。2018年版(いわゆる、特許庁年報2018)からの各抜粋です。この図から、東京は、大阪や神奈川などに比べて、特許出願に熱心な中小企業が多いことを知ります。この後の図からは、支援件数の点で、東京は、大阪や神奈川などに劣っていることが分かります。そこで、小生は、特許出願に対して熱心な東京が、支援件数の点で何ゆえに他県より消極的なのだろうか、という疑問を持ちました。この疑問の背景には、「窓口支援」という支援業務は、INPITあるいは特許庁関係のみなのだろう、という(誤った)先入観念がありました。この疑問が、本日の支援業務を通して解決しました。結果的には、小生の知識不足でした。)による支援業務がある」ことを教えていただきました。そのセンターによる支援業務は、INPITによるそれと同様の規模の業務のようです。したがって、東京には、INPITによる支援数の少なくとも2倍ほどの支援件数(すなわち、約6500ほどの支援件数)があるようです。すれば、その東京の支援件数は、(INPIT以外の大きな支援業務がない)大阪や神奈川などの支援件数をも越えていることになり、結果的に、前の図と同様の傾向を見出すことができます。このように、私たちには、知らない情報があり、その知らないことに起因して誤った結論を導き出すおそれがあります。特許を代表とした知財の情報には、理解しにくいものや、いわゆる風評的なものもないとはいえません。そのため、各情報については、充分に検討し、考え抜くことにより、知財専門家として納得のゆく理解をすることが大事ではないでしょうか。拒絶理由が増えているようです。記載要件には、明確性要件(特許法36条6項2号)、サポート要件(特許法36条6項1号)、および実施可能要件(特許法36条4項1号)の3つがあります。これらの3つの中で、最も拒絶理由の割合が高いものは、明確性要件ですが、サポート要件も目に留まる数値を示しています。第二期IIP知財塾成果報告書(平成19~20年度)は、「特許請求の範囲と明細書における発明の開示との関係について」の中で、各技術分野における平均的な数値(拒絶理由の割合)として、明確性要件83.7%、サポート要件30.0%を示しています。その他の分野により異なります。その点、留意が必要です。ここで、拒絶理由の割合の比較的に低いサポート要件について、上の報告書は、「新規領域(パイオニア発明)について、審査段階でのサポート要件の判断を緩やかにし、権利行使段階で発明の技術的貢献度を考慮して技術的範囲を調整する方が、開示と保護のバランスを取ることができるであろう。」との言及あるいは提案をしています。2006」の見直しの意見募集において、次のように、同様の提案をしています。特許出願にあたり、開示範囲と将来的な独占範囲とは同じであることが特許制度の定めるところである。基本発明と応用発明とでは、特許出願時に開示できる範囲が異なることも経験上知りうるところである。基本発明については、サポート要件を緩和し、当業者が理解できる範囲であれば広く保護する制度を構築することによって、基本発明を促す制度を提案する。提案者自らが気づいているように、上のような運用を行うとすれば、審査段階において、その発明が新規領域の発明あるいは基本発明であるか否かの判断をしなければならず、その判断に難しさがあるという問題があります。上の提案には、それ以上の問題があると考えられます。サポート要件は、特許を受けるための基本的な要件の一つであり、判断の客観性を維持するためには、新規領域の発明あるいは基本発明とそれ以外の発明との間で判断を違えることは避けるべきであるからです。...続きを読む中小企業の知財を考える-その2下記の2つの図は、先の小論で紹介した、中小企業研究センターの年報2014年度版からの抜粋です。む)よりも高い(図表2)。従業員一人当たり営業利益においても、保有中小企業の方が大幅に高く(図表3)、特許権保有企業の業績が優れている。注として、「特許権の保有と企業業績との直接的な因果関係を定量的に示すことは難しいが、例えば、知財活動が積極的な中小企業は、一般的に研究開発活動や販売活動等にも熱心ということも相俟って、業績に結びついているものと推察される。」という記載があります。これらの年報上の記載は、「特許保有企業は業績好調」を語ることを意図しているようです。確かに、図表2の売上高営業利益率を見ると、3.5%という特許権保有の企業業績はすぐれています。これらの図表から、いくつかの疑問も出ます。そこで、中小企業白書の記載内容を参照しながら、図表を少し詳しく見てみたいと思います。営業利益を売上高で除して求めたものです。この利益率は、企業の収益性、経営能率の良否を示す大事なファクタの一つです。そのファクタは、業種によってかなり変動するようです。製造にかかる中小企業において、その値は分野により2~5強まで変動し、また、製造に係る大企業では、分野により1~9まで変動するようです。分野によって、特許保有の程度(あるいは、特許に対する取組み姿勢)がかなり違う、という事実があります。その点、大企業における数値、2.6%(全産業)、3.2%(製造業)からも明らかです。そのようなことを考えると、第1に、「特許保有」と「特許非保有」とについて、同じ分野の企業同士の比較をしなければ意味をなさない、と思います。個々のデータを示しながら、中小企業において、業種あるいは分野が記されていない点が気になります。図表3の従業員一人当たり営業利益についても、同じ問題があります。2018年版(いわゆる、特許庁年報2018)からの抜粋です。この図に関連し、特許庁年報2018は、「近年の内国人の特許出願件数に占める中小企業の割合は15.3%にすぎない。「15.3%」という数値は、2013年における「約12%」に比べれば、わずかながら上昇傾向にあります。2013年当時、米国の約25%、韓国の約15%という対応数値からすれば、日本国の「約12%」は低さが目立つ、とされていました。中小企業研究センターの年報2014年度版)という報告書が参考になります。上に述べた情報は、一般に、我が国の中小企業の知財活動や出願活動の低さを示す根拠とされます。これらの情報は、発明は人に根付く、という観点からすれば、必ずしも的確な情報とは言えないと思います。従業員数に基づく議論が欲しいところです。その種の従業員数については、総務省統計局の「平成26年経済センサスー基礎調査」が参考になります。それによりますと、大企業1万1,000社の従業員数は1,433万人、中小企業380万9,000社の従業員数は3,361万人です。従業員数について、大企業:中小企業=1:2.34になります。「人に根付く」という点から見るとき、中小企業においても、少なくとも大企業とほぼ同じ桁の発明が生まれているはずです。現実には、大企業(の出願数):中小企業(の出願数)=約22:約4=5.5:1です。この現実をいかに解釈すべきでしょうか。「発明は人に根付く」という見方からすれば、企業の大小にかかわらず、人の数に比例した発明が生まれているはずです。それらの生まれた発明をすべて出願するとすれば、大企業(の出願数):中小企業(の出願数)=1:2.34になる、つまり、中小企業においても、大企業と少なくとも同じ桁の出願数が記されるはずです。現実はかけ離れた結果になっています。出願数のかけ離れた現実は、なぜ生じているのでしょうか。関連する資料や文献を探しても、その疑問に対する明確な回答を見出すことができません。...続きを読むクレーム作成に思う近頃、作成したクレーム(特許請求の範囲の請求項)について、アドバイスを求められることがあります。アドバイスを求める人の多くは、クレーム作成の経験に乏しい人です。それらのクレームは、共通したキズを備えることがほとんどです。そのキズとは、「こうしたい」という願望やネライ、または効果は記載されているが、そのために必要な技術的事項が記載されていないことです。以前の規定、「発明の構成に欠くことができない事項のみを記載」からすれば、明らかに記載不備になります。現行の規定、「特許を受けようとする発明が明確であること」からは、明確性の点からの記載不備になることでしょう。このような記載不備が生まれるのでしょう。クレームには、「特許を受けようとする発明」を記載しますが、前記した多くの人にとって、発明とは技術的効果を得るためのものです。その点から、「このような技術的効果」を得るという内容を書いていると思われます。そのようなアドバイスを求める人に対し、「そのような技術的効果はどうして得られるのですか?」と質問すると、だれもがとまどう傾向があります。経験的にも、「願望やネライ、または効果」すなわち、「技術的効果」については、比較的に取り上げやすい事項です。「そのためにどうしたか」という事項については、なかなか的確な答えを出すことができません。その答えを出す難しさは、一般に、多くの発明者は、求める技術的効果については細かく検討しているのに対し、そのためにどのような対応をするかについては詳しくは検討していないことから生まれている、と思われます。発明者の一部には、自己が求める「技術的効果」を得るために必要な事項について、自然法則的な視点から考える人がいます。活用する自然法則を見出すことは、自己の発明が活用する法則を見出すことであり、自己の発明と会う、あるいは自己の発明の姿を明らかにする入口になります。そのような発明者は、自己の発明を客観的に説明することができるし、自己の発明の位置づけを正しく認識することができます。クレームの作成は、比較的に見出しやすい「技術的効果」を、「そのためにどうしたかという事項」に置き換える作業ともいうことができます。置き換える作業は、作業をする人の視点、考え方、あるいは発明の背景により色々変化することになります。特許法は、発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作」と捉えています。その発明をいかに表現すべきでしょうか。この発明の表現は、保護を受けるべき発明を俎上に挙げるための、基本的な条件の一つです。特許法が定義する発明の規定内容の観点からすれば、次のような各事項を明らかにすることにより、保護を受けようとする発明を表現する手が考えられます。これらの事項のうち、aとbは発明のメカニズム、cは解決すべき課題、dは構成に関する内容、eは新しさ(保護に値する価値)に関する内容、であると思います。発明を明確にするためには、本来的に、これらの各事項が必要であります。特許法は、保護を受けるべき発明を特定するために、それらのすべての事項を求めてはいません。平成5年改正の前においては、「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載」するとし(改正前の特許法第36条第5項)、また改正後の現時点では、「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載」(現行の特許法第36条第5項)との規定になっています。中の一つである構成、つまりは、上に挙げたdのみを記載することを求めていました。改正後には、「特許出願人が必要と認める事項」のすべてを記載することを求めています。いうなれば、上に挙げたa-eの中で、必要とする事項のみを記載することを求めているのです。これら改正前、改正後のいずれの規定も、保護を受けようとする発明を明確に表現するためには、不十分であるということができます。それらは、法が定義する発明に必要な事項の一部を表現することを求めているだけであるからです。特許を愛する者は、特許法の制度趣旨を考慮しつつ、法規定の不備を補填しなければいけないと思います。...続きを読む発明とは何だろう-その2発明の一つのタイプとして、「用途発明」があります。この「用途発明」をテーマに、平成31年3月28日に第4回の“企業関係者と弁理士の知財研究会”が実行されました。そこで、「用途発明」の観点から、発明を考えてみたい、と思います。特許庁の審査基準が定義する「用途発明」は、ある物の未知の属性を発見し、この属性により、その物が新たな用途への使用に適することを見出したことに基づく発明です。ある裁判例のそれは、既知の物質について未知の性質を発見し、当該性質に基づき顕著な効果を有する新規な用途を創作したことを特徴とするものとなっています(平成28年(ネ)10023号)。これら二つの定義は、未知の属性、あるいは性質と、新たな用途あるいは新規な用途の創作という点で基本的に共通しています。ある物が既知か否かの点、および用途に対する見方(一方は使用に適するという見方、他方は顕著な効果を有するという見方)の点で少し異なります。このような「用途発明」は、通常の発明を特定するための構成的な事項Cに対し、用途を特定するための用途事項Uが付加的に加わることにより、発明内容が特定されます。すれば、クレームを解釈する場合、用途発明においては、通常の発明に必要な構成的な事項Cの検討のほか、用途事項Uをも検討することが必要になります。別に言うと、通常の発明はC(たとえば、X+Y)で内容を特定できるのに対し、用途発明はCのほか、Uの観点からもさらに検討(つまり、C+U)することになります。小生は、機械や電気のような物理的な発明に関与することが多く、Cの作成や解釈に悩む実務を行っています。その点、「用途発明」では、Cに加えてUの観点からも検討が必要であり、考えるロードが増すのではないのかな、と考えます。Uについては、「~用」と短くかつ抽象的な言葉で表現されることから、必然的に解釈を難しくすること必至かと思われます。そのようなUの解釈の難しさから、特許実務家にはUを明確に表現することが求められます。分かりやすく言うと、「用途発明」における未知の属性や性質、そしてまた、適用範囲をより明確に特定することが求められることと思います。Uの記載が明確でないとすれば、「用途発明」の技術的範囲があやふやになり、属否の判断を客観的に行うことが困難になると考えるからです。...続きを読む発明とは何だろう-その1特許法の保護対象は発明です。この発明について、現行の特許法は、定義規定を設けています。「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と規定する、第2条第1項です。第2条第3項は「実施」について定義しており、その定義規定から、発明には、物の発明と方法の発明とがある、といわれます。36条第6項第2号の明確性要件の違反例として、「請求項に係る発明の属するカテゴリーが不明確であるため、又はいずれかのカテゴリーともいえないため、発明が不明確となる場合」が挙げられています。ちなみに、基準は、第68条で「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する」とし、第2条第3項では「実施」を物の発明、方法の発明及び物を生産する方法に区分して定義している、これらを考慮すれば、請求項に係る発明の属するカテゴリーが不明確である場合又は請求項に係る発明の属するカテゴリーがいずれかのカテゴリーともいえない場合に、そのような発明に特許を付与することは権利の及ぶ範囲が不明確になり適切ではない、との補足説明をしています。これらのことから、特許業界では、発明には、物の発明と方法の発明(方法には、単純方法と、生産方法とがある)との二種類があることが当然視されています。そのような特許業界の考え方に対し、小生は、古くから疑問を抱き続けています。同様な疑問を抱く人は何人かいるようです。No.1の論考の中で、「我が国においては、クレームには、「発明」ではなく、「発明の形体」を記載するという「実務」になっていると言え、それ故、特許法36条の規定とクレーム作成実務との間に乖離があると考える」と述べています。別の一人は、法学者の清瀬一郎博士です。清瀬博士は、特許法原理の著書において、「発明トハ何ソヤ」という節の「物ノ発明、方法ノ発明」の項の中で、「発明者ハ「自然力利用ノ思想」ヲ発明スルモノナリ、「物」ヲ発明スルニアラス」と述べています。疑問を抱く人は、「物」や「方法」は、思想である発明の形体、あるいは適用の仕方の一つにすぎない、と考えていると思います。先に紹介した「除雪具」(特許第6282707号)について、発明を把握する立場から再考します。知財専門家の出発点が発明の把握にあり、その発明の把握力を伸ばすことが知財専門力の総合的な向上に有効であると確信するからです。「除雪具」には、実用新案登録第3177264号公報が示す近い先行技術があったようです。確かに、この先行技術は、特許を得ようとする「除雪具」の関連技術のようです。先行技術と「除雪具」とには、今までにない次のような共通の考え方があるからです。第1の考え方は、積もった雪を、一方向を開いた形態で切ることです。第2の考え方は、切った雪を、滑りシート上を滑らして落とすことです。そこで、それら第1と第2の各考え方の観点から検討したいと思います。屋根の上の雪を下す技術として、実登2554866号の考え方が知られています。その考え方は、長い柄の先に閉じた切り落とし枠(昆虫採集網から網を破り取ったような枠)を取り付けた雪下ろし具を用いる手法です。その雪下ろし具で屋根上の雪を上方から切り取り、切り取った雪を、雪下ろし具の柄を引くことにより屋根から落とすものです。この雪下ろし具における切り落とし枠は雪を全周にわたって切る、つまり、切り取り面が閉じています。その切り取り面の面から見るとき、「除雪具」では、対向する両側部だけであり、前後方向の切り取り部は開放しています。「切った雪を滑らす」ことからすれば、前後方向のうち、少なくとも一方に滑らすためのゲート(開口した出口)を設けることが必要です。このような見方からすると、「一方向を開いた形態で雪を切る」という考え方は、それ自体が新しいとはいえ、「切った雪を滑らす」ことと密接な関係があると理解することができます。すれば、「一方向を開いた形態で雪を切る」という技術的事項は、「切った雪を滑らす」ことを良好にする内容がベターであると考えることができます。そこで、「除雪具」の発明を把握するに際しては、そのようなベターな技術的事項についての検討に思い及ぶべきです。残念ながら、「除雪具」や先行技術には、そのような考察が十分にはなされていないようです。...続きを読む「除雪具」の発明把握テレビ番組の中で「除雪具」のアイディア商品についての紹介がありました。それが、特許第6282707号に対応するものであることは、すぐにキャッチしました。そこで、発明の把握を訓練する意味から、早速、その特許公報を読みました。請求項1と、基本的な構成と、作用を示す図を記します。この除雪具は、長い柄40と、その柄の先端の雪かき部30とを備え、雪かき部30は、水平プレート11、一対の垂直プレート15、雪を滑落させるための板状部材20を含みます。特許におけるポイントは、板状部材20が、「折り畳み可能な蛇腹状」であることにあるようです。板状?であるがゆえに、薄いシート状のものと比べて横にずれたりすることが少ないようです。蛇腹状?であるため、板状部材が上下に揺れ動き、雪を滑落させやすいようです。ここで、「?」は、その限定により内容が明確かな?という疑問からです。ところで、この特許明細書には、実用新案登録第3177264号公報が先行技術として提示されています。その先行技術の請求項1と、基本的な図を記します。この先行する関連技術も、長い柄1の先端の雪かき部2で雪を切り、シート7に滑らせて降ろすという技術です。違う点といえば、切った雪を粉砕するための粉砕用カッター12を備えている点があります。この相違点に着目した場合、粉砕用カッターがない場合、切った雪が長い柄に当たるという問題があることに気づきます。切った雪を滑らすという考え方として、両技術は共通しています。薄い?シートと板状部材という違いはありますが、特許技術には、先行する関連技術に基づいて想到容易ではないか、という疑問も生じます。雪を切り、切った雪を滑らすという考え方自体が公知であるからです。審査官は、どのように考えたのでしょう。このような除雪具については、雪を適正に切るという技術的課題と、切った雪ブロックを適正に滑り落とすという技術的課題が考えられます。そのような技術的課題の視点から見れば、雪を切るためのカッターに対する「一対の」という条件、シートあるいは板状部材に対する「折り畳み可能・蛇腹状」という条件についての検討が必要になります。長い柄と、雪かき部との関係も大事な検討事項です。その他の特徴等の表示又は役務の提供の場所、質その他の特徴等の表示にかかわる商標が問題になることがあります。このような表示は、商品等に対しだれもが使用を欲するものであり、特定の人に独占させるに適しているものではないからと理解されます。逆に、「だれもが使用を欲するもの」を独占することができれば、業務上有利な立場を得ることができるという考え方が生まれます。その点からでしょうか、この第3条第1項第3号に該当するような商標登録出願に出くわすことも少なくはありません。この第3条第1項第3号に関係する商標関係の拒絶査定不服の審決をいくつか挙げてみましょう。〇は請求成立、×は請求不成立です。翻って、この第3条第1項第3号の判断基準を見ると、特許庁の審査基準では、「現実に用いられていることを要するものではない」とし、その商標が現実に使用されていない場合でもこの号の商標に該当するとしています。最高裁の昭和53年(行ツ)第129号は、次のように述べています。欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである。3部)は、特許法第167条を根拠にして、被控訴人(無効審判の請求人)による「進歩性なし」の無効理由に基づく抗弁を主張することは許されない、と判断しました。この判断には、疑問が残るところです。第1の疑問は、特許庁審判と原審裁判所の判断の食い違いは、「特別の事情」に相当し得ないのか、ということです。おいてのみ適用されるものではないとし、特許法104条の3第1項による特許無効の抗弁としての主張においても、特段の事情がない限り、訴訟上の信義則に反するものであり、民事訴訟法2条の趣旨に照らし許されないと解すべきである、と言及しています。「美肌ローラ」については、特許庁と原審の判断に食い違いがありました。ある特許庁での判断は、尊重されるべきであることは理解されます。特許庁の無効審判と、大阪地裁での原審とは、ほぼ同時に進行しました。それらの経過を考慮する限り、大阪地裁は、特許庁の審判合議体の判断を考慮しつつ、それとは食い違うが、より適正と信じた判断をしたことが予想されます。小生も、大阪地裁の判断は妥当である、と考えます。その点、特許法第104条の3における、「無効にされるべきものと認められるか否か」については、本来、裁判所が判断する事項です。「美肌ローラ」における「同一の事実及び同一の証拠」に基づく同じ無効理由を検討すれば、特許庁審判よりも大阪地裁の方の判断が妥当である、と考えられます。それ以前に、両者の食い違いがあることは、再審理する必要性があることを示し、「特別な事情がある場合」に該当すると考えるべきではないでしょうか。特許の実務家といえども、多くの人にとって特許法第167条は遠い条文です。いえ、この際、この条文を再考したいと思います。平成23年の改正により、特許法第167条は、次のように改正されました。特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。これら二つの事件は、原審、控訴審であり、各事件について、無効理由についての判断を中心に検討します。「美肌ローラ」の無効理由について、被告(無効審判における請求人)の主張は、特許庁の無効審判の際と同様です。同一の証拠および同一の事実に基づくものです。分かりやすく言えば、ローラへの通電というAの考え方を示す主引例、一対のローラの配置によるBの考え方を示す副引例の結合により、「美肌ローラ」は容易想到である(進歩性なし)、との主張です。それに対する大阪地裁の判断は、被告の主張を認め、「進歩性なし」というものです。この裁判所の判断は、先に検討した特許庁の審判合議体と全く逆になります。特許庁における審理終結日が平成29年3月31日、審決日が平成29年4月18日であり、裁判所における口頭弁論終結日が平成29年6月20日です。これを考えると、裁判所は、特許庁の審判合議体の判断を考慮しつつ、それとは食い違った判断をしたことが予想されます。このような食い違いがなぜ生まれたか、そしてまた、そのような食い違いが生まれた際の当事者の留意事項について、興味を覚えます。特許庁において、特許権者(原審における原告)は、Aの考え方とBの考え方とによる相乗作用を主張し、審判合議体はそれを認めて「進歩性あり」の判断をしています。それに対し、裁判所は、AB二つの考え方には、課題の共通性があるという理由に基づき、結合が想到容易である、つまり「進歩性なし」との判断をしました。結合の阻害要因について、(特許庁が阻害要因あり、としているのに対し)、裁判所は、二つの考え方は独立の作用として併存しており、ローラが皮膚に接している限り、通電による毛穴の汚れを引き出すという作用は奏するから、結合に阻害事由があるとはいえない、との判断です。皮膚あるいは肌に対する、各ローラの動きあるいは作用のメカニズムを検討する限り、特許庁よりも裁判所の判断の方が妥当である、と思います。...続きを読む「美肌ローラ」の発明から学ぶ-無効審判メインの特許発明は、先に述べたとおり、次の内容です。基本的な特徴としています。通電のための手段として、太陽電池を用いるという補足的な考え方を備えています。無効2016-800085号の特許無効審判において、請求人は、Aの考え方に対する証拠として特開2005-66304号公報(主引例)、Bの考え方に対する証拠として特開平4-231957号公報や特開2004-321814号公報(副引例)をそれぞれ挙げています。理解しやすくするため、「美肌ローラ」、ならびに主副引例の各公報の典型的な図を示します。この主引例は、直流電源の乾電池400からの微弱な電流を利用して、皮膚に接する二つのローラ100,100(正に帯電)によって、皮膚に含まれる油分(負に帯電)を浮き上がらせることを示しています(段落番号0033)。この副引例は、一対のローラ41,42を備える、マッサージ兼用のアプリケータです。一対のローラ41,42は互いに角度をもつ配置であり、皮膚に接触させつつ一方向に摩擦しながら摺動させるとき、皮膚を押し広げ、また、反対の方向に動かすときには、わずかな伸縮、弛緩を受けるだけです。それにより、皮膚に漸進的な排出効果を付与します(段落番号0020,0028)。請求人の概略的な主張は、「美肌ローラ」の発明がもつABの考え方は、考え方Aが主引例に記載され、考え方Bが副引例に記載されており、考え方Aに対し考え方Bを適用することは容易である、とのことです。これに対し、審判合議体の判断は、副引用例のローラが導電性を有さないのに対し、「美肌ローラ」におけるローラ100,100が導電性を有することは欠くことができない構成であるという理由により、主引例のローラに対し副引例のローラの構成に置き換えるという動機付けがあるとは認められない、とのことです。審判合議体は、また、仮に置き換えたとしても、その場合には、ローラが帯電することによる作用効果が失われることから、置き換えには阻害要因がある、との判断をしています。審査の対象のメインクレームは、先に述べたとおり、次の内容です。この「美肌ローラ」は、柄の一端の導体製ローラと、そのローラに電力を通電する太陽電池を備えているようです。「美肌ローラ」が、美肌を得るためのローラ装置であることは理解できますが、美肌を得るためにローラが肌にどのような作用をするのか、また、太陽電池からのローラへの通電が何を意味するかが定かではありません。発明は、ネライとそのための手段とを備えているはずですが、その点、今一歩不明です。正しい理解のために、発明の詳細な説明(いわゆる中味)を参照せざるを得ません。検索者や審査官が、そのような参照を行わないとすれば、特許を受けようとする発明についてピント外れの理解をし、ピント外れの関連技術の検索が行われること必至です。極端なことを言えば、太陽電池はローラの駆動を助けるための電力を与えるもの、との誤解を抱くこともありえます。いわゆる中味には、「美肌ローラ」は肌に押し付けてころがすことにより毛穴の中の汚れを押し出すものである、と記載されています(段落番号0001)。ローラへの通電については、ローラに通電することにより、ローラが帯電し、毛穴の汚れを引き出し、さらに美肌効果をもたらす、と記載されています(段落番号0018)。したがって、「美肌ローラ」の発明は、肌をころがるローラを帯電させることにより、汚れ除去効果を向上させる技術であることが理解されます。クレームには、その発明内容が正しく理解できるような記述をすべきであると考えます。これに対する審査官の第1声(拒絶理由通知)は、いわゆる発明の進歩性にキズがあるとのことです。基本的な引用文献1は、特開2005-066304号公報であり(従たる引用文献として、5件あり)、「導体によって形成されたローラと、電池とを備える美肌ローラが記載されている」との指摘です。引用文献1には、通電に伴う帯電により、皮膚の汚れを浮き上がらせる技術が示されているようです。審査官の第1声に対し、出願人は、技術的事項を限定する補正をしています。補正後のメインクレームは、次のとおりです。ローラを一対とし、それらのローラの配置を特定しています。柄との関係からすれば、ローラはY字形になります。...続きを読む「美肌ローラ」の発明から学ぶ-特許を受けようとする発明の把握まず、特許を受けようとする「美肌ローラ」の発明について、検討したいと思います。「美肌ローラ」の出願時点のメインクレームおよび関連する図を、J-PlatPatの公開情報から抽出します。特許を受けようとする発明は「美肌ローラ」です。「美肌ローラ」に関連する用語として、「美顔ローラ」や「美容ローラ」があります。それらの間に違いはあるのでしょうか。概念からすると、「美容ローラ」が広く、「美肌ローラ」、「美顔ローラ」の順に内容が明確に、かつ絞られて行くように思われます。「美容」には、肌からの老廃物の排出、リストアップおよび小顔効果、マッサージによる効果などがあります。すれば、概念的に広い「美容ローラ」を用いる実務者が多いと予想されます。J-PlatPatによるキーワード検索によると、案の定、「美容ローラ」は他の「美肌ローラ」、「美顔ローラ」よりも約2倍の使用頻度です。「美容」は人間の美容に制限されるわけではないでしょうが、ここでは、ヒトの美容として捉えることから始まりましょう。いずれかを用いるかは、その発明の内容にもよると思います。いずれかに関するローラあるいは用具であっても、その用具を転がして使用するのか、叩くようにして(パッティングするように)使用するのか、磁力や電力のエネルギーを併用するかの問題など、付随した検討事項もあります。「美肌ローラ」は「ローラ」ですから、回したり転がしたりしながら使う円筒形のもの、と理解されます。その点、転がす以外の使用方法があるかについて確認が必要と思われます。「ローラ」がもつ円筒形という意味から外れるような形態があるかについても、検討が必要と思われます。「美肌ローラ」の明細書を読む限り、「美肌ローラ」は肌に押し付けて転がすことにより毛穴の中の汚れを押し出す用具であり、上の図の中の角度θ0、θ1、θ2について、特定の関係、つまり、θ0が鈍角であり、θ1、θ2が鋭角である、と規定しています。この点、明細書の中に、そのような特定をする理由を明確には見出すことができません。...続きを読む「美肌ローラ」の発明から学ぶ-はじめに「美肌ローラ」は、特願2007‐324077号として特許出願され、特許庁の審査において特許第5230864号として特許が認められました(第1段階)。(第2段階)および無効審判事件(第3段階)が起きました。第2段階の第1は、大阪地裁における平成28年(ワ)第4167号の原審、ついで、第2段階の第2は、知財高裁における平成29年(ネ)第10086号の控訴審です。原審では、「美肌ローラ」の発明について進歩性を認めず、結果的に原告(特許権者)請求を棄却しました。それに対し、控訴審では、原判決を取り消し、控訴人(特許権者)の請求を一部認めました。無効審判は、損害賠償請求に対する対抗手段として、「美肌ローラ」の発明の進歩性について争われ、結果的には、審判請求不成立の判断がなされました。被告(控訴人)は、その請求不成立の審決の取消請求を求めることなく、審決は確定したようです。第1段階~第3段階の流れを検討する中、いくつかの疑問が生じました。その疑問の根源は、「美肌ローラ」の発明のクレームの妥当性です。適正な特許制度を求める立場からすると、「美肌ローラ」のクレームには記載不備が含まれているのではないか、と考えざるを得ません。同一の証拠および事実に基づくと思われる進歩性の判断にもかかわらず、裁判所(原審)における判断(進歩性にキズあり)と、特許庁審判における判断(進歩性にキズなし)とが全く反対です。その理由が知りたいところです。そのような原審と審判との判断の乖離の中、控訴審での対応、特に、特許法第104条の3に基づく控訴人の主張に対する判断はいかに、という考える課題もあります。複数のおもしろい疑問や考える課題を抱えつつ、以下、第1~第3の段階を追って検討を進めていきたい、と思います。する際、漢字を含む表記に対し、(称呼を明確にするため)ふりがなを付けるべきか、あるいはどのようなふりがな表記をすべきか、に悩むことがあります。称呼の認定について、第4条第1項第11号の商標審査基準の説明の中に、次のことを見出します。「称呼とは、商標に接する需要者が、取引上自然に認識する音をいう。次のとおり称呼の認定を行う。・商標「竜田川」からは、自然に称呼される「タツタガワ」のみが生じ、「リュウデンセン」のような不自然な証拠は、生じないものとする。・「ベニウメ」の振り仮名を付した商標「紅梅」からは、自然に称呼される「コウバイ」の称呼も生じるものとする。・商標「白梅」における「ハクバイ」及び「シラウメ」のように2以上の自然な称呼を有する文字商標は、その一方を振り仮名として付した場合であっても、他の一方の称呼も生じるものとする。ふりがな(振り仮名)をいかに付けるか、あるいは付けないかを考える際の裁判例として、知財高裁の平成22(行ケ)第1010150号(平成22年8月19日判決言渡)を見出します。その判決の中に、次の3つの商標が出てきます。それぞれをA商標、B商標、C商標とします。各商標は、第43類の「飲食物の提供方法」という役務で共通点があります。A商標:不服2009-19711で請求不成立の審決を受け、上の’150号で審決の取消を求めたものです。「京や」の大きな文字表記のほか、「きょうや」という小さい文字表記(いわば、ふりがな風の表記)があります。B商標:A商標の権利化の障害となった引用商標(4732349T)です。「饗家」という漢字表記のほか、「きょうや」というふりがな表記があります。C商標:B商標の先願登録商標(4452586T)であり、上記の審決取消事件の原告が挙げた証拠の一つです。「響屋」という漢字表記のほか、「ひびきや」というふりがな表記があります。上記の審決取消事件では、結果的に、「本願商標(A商標)と引用商標(B商標)は外観が大きく異なるが、両商標からは「きょうや」との称呼のみが生じることから類似する」という判断がなされました。22年10月28日判決言渡)に再会した。「再会」とは、この事件については、すでに二度ほど出会い、違った視点から検討していたからです。2012の第1事例です。この事件における発明は、被覆ベルト用基材(特願2000-249815号、不服2007-1438号)です。対応の公開公報(特開2001-98485号)の図5を示しながら、発明内容、ここで考えようとするポイントをまずは順次述べましょう。この発明の被覆ベルト用基材は、抄紙機などに用いるエンドレスなベルト用基材であり、図はその断面を示しています。58との結合を強化するステープルファイバーバット56とを備えます。58との結合力を増す点にあるようです。結合力を増すことに関し、クレームには、「機械的に結合するだけでなく化学的に結合」という表現がなされています。実際の取消事由としては、1.新規事項の追加と2.進歩性の有無とがあり、裁判では1に対する取消事由を認めましたが、2に対する取消事由を理由がないとして請求を却下しました。ここでは、2に対する判断に対し、最後に「なお書き」とした裁判所の考え方を取り上げます。該当する部分は、「なお書き」として、判決文の最後に付言された内容です。その内容は、比較的に短いため、下記します。「なお、本願補正発明の進歩性の有無を判断するにあたり、審決は、本願補正発明と引用発明との相違点を認定したが、その認定の方法は、著しく適切を欠く。審決は、発明の解決課題に係る技術的観点を考慮することなく、相違点を、ことさらに細かく分けて(本件では6個)、認定した上で、それぞれの相違点が、他の先行技術を組み合わせることによって、容易であると判断した。...続きを読む明細書の長さなど特許実務家にとって、明細書の作成は最も大事な業務です。作成した明細書は、特許のあらゆる場で顔を出し、特許の良否を大きく左右します。そのため、特許実務家は誰もが自己の明細書作成力の向上を目指しています。特定の出願人の明細書の傾向を探る機会を得ました。その出願人は、年間10件ほどの特許出願をしています。出願数は多いとはいえませんが、関与する出願代理人は、A1,A2,A3,A4,A5と5人ほどいます。明細書を作成する上で、発明内容が同等程度と思われる出願を選択し、出願公開公報から7件の特許出願Pa,Pb,Pc,Pd,Pe,Pf,Pgをピックアップしました。ピックアップした各出願に対し、担当の代理人、公報上の明細書のページ数、クレーム数を示します。7件のうち、一人の代理人A1は3件あり、ほかの代理人は各1件です。第1に驚きを覚えることは、明細書を作成する上で同様のロードがかかると思われる発明であるにもかかわらず、公報上の明細書のページ数が3.5~22と代理人によりかなりの幅があることです。同じ代理人A1においても、3.5~9の幅があります。明細書のページ数が少ない出願において、クレーム数が少ない傾向があります。これらの出願におけるクレーム数は2~10であり、一般的な平均クレーム数10に比べると、数的に少ないと思います。2017年版から「平均請求項数の推移」の抜粋を示します。多項制の導入の1988年以降、徐々に平均クレーム数が増加し、ここ10年の間には「10」近くに達しています。...続きを読む技術分野の関連性11月29日に、「企業関係者と弁理士の知財研究会」の第2回の集りがありました。No.8)がテキストとなり、数点について意見交換がなされました。その一つとして、進歩性(容易想到性)の判断における「技術分野の関連性」がありました。この1.「技術分野の関連性」は、2.「課題の共通性」、3.「作用、機能の共通性」、4.「引用発明の内容中の示唆」とともに、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるといえるか否かを判断する要素になっています。同一技術分野論によれば、主引用例発明と副引用例発明とが同一の技術分野に属するとすれば、(それだけで)進歩性(容易想到性)が否定されるという判断がなされました。その同一技術分野論は、現時点では“終焉”を迎えているようです。同一技術分野論の“終焉”とは、進歩性(容易想到性)の判断において、同一技術分野論の論理が適用されなくなったということです。現時点の審査基準の記載を見ると、「動機付けの有無は、1.~4.までの動機付けとなり得る観点を総合考慮して判断される。審査官は、いずれか一つの観点に着目すれば、動機付けがあるといえるか否かを常に判断できるわけではないことに留意しなければならない。」、そして、『「技術分野の関連性」については、他の動機付けとなり得る観点を併せて考慮しなければならない。』と明記されています。このように判断基準は、流動的です。私たち、特許実務家は、流動による変化の内容をキャッチするとともに、その変化がなぜ生じたかの理由を自分なりに理解することが大事だと思います。進歩性(容易想到性)の根拠条文は、大変短いです。その短い規定の文言との関係から、変化の理由を考えることが必要です。その点、上に述べた第2回の知財研究会の中で、同一技術分野論が、特許法第29条第2項のどこから生まれているか?が問題となりました。その問題に対し、条文の具体的な文言とのつながりに基づいて明確に答えることは意外と難しいことでした。特許実務家は、根拠条文に戻って考え、実務的な観点から条文の意味を再考したいものです。)における特許は、発明の名称を「太陽光発電装置の施工方法等」という特許第5279937号です。この特許発明のクレーム解釈について、裁判所特有の論理を見出します。そこで、その論理を通して、特許実務家として留意すべき事項を考えてみたいと思います。判決文の中から、その特許のメインクレーム(請求項1)の構成要件の分説を引用します。赤のアンダーラインを付けた部分が、ここで検討する内容です。発明を理解しやすくするため、特許第5279937号公報の図1に主要な構成部材の名称を加えた図を下に記します。この発明は、太陽光発電パネル101を支持するためのパネル載置架台103を施工する技術に関します。一つの特徴は、パネル載置架台103の基礎部材103aの内部に、隣接する柱部材103bを接続する接続部材103cを含みます。基礎部材103aは、基礎形成用溝にコンクリートを流し込んで形成します。分説した構成要件Bの中に、『基礎部材を形成するために地面に形成された基礎形成用溝』という特定事項があります。争点の一つが、この特定事項の解釈に関係します。被告は、この『基礎部材を形成するために地面に形成された基礎形成用溝』は、地面を掘って地中に形成された基礎形成用溝であると解すべきである、と主張しました。それに対し、原告は、「地面に形成された基礎形成用溝」は、その文言からして、地面に接していれば足り、形成される場所が地中に限定されないことは明らかであり、本件明細書にも、形成される場所が地中に限定する旨の記載はないから、地面に接して形成された溝を含むものである、との主張をしました。これらの原告、被告の主張を考慮しつつ、裁判所の言及は、次のとおりです。一般に、「地面」には「地の表面」という字義があり、「溝」には「細長いくぼみ」という字義があることからすると、文言上、底面が地面に接するように地上に形成された型枠であっても、「地面に形成された基礎形成用溝」に当たり得る、との出だしです。)について、発明の把握の観点から、今一つの検討を進めます。問題の特許発明「洗濯用ネット」のメインクレーム(請求項1)の構成要件は、次のように分説することができます。この中で、争点となったのは、構成要件A~Fのうち、丸印で示すB,C,D,Eです。各構成要件中、アンダーラインの部分は、審査段階で補正により付加された構成です。クレームに新たな構成を付加するには、付加すべき内容が当初明細書等に記載されていること、しかもまた、付加するための理由があること、が一般的です。それらを考慮しつつ、争点のいくつかを振り返ってみましょう。第1に、構成要件Bにおける「(拡大把持体が)逆台形状のリング形状を有し」の点です。当初明細書の中には「把持部は逆台形状のリング状で示したが、摘まみ易いことであれば、その形状に限定されることはない。」との言及があります(段落番号0024)。拡大把持体にとって、『摘まみ易いこと』が最も大事なことのようです。その要求は、形状だけでなく、材質の面などからも応えることができます。すれば、たとえば、『(引き手との関係から)引き手よりも摘まみ易い構成(たとえば、滑りにくい、あるいはリング状、好ましくは逆台形状のリング状)という理解が生まれるのではないでしょうか。イ号製品における拡大把持部(体)は楕円形状のリングですので、「引き手よりも摘まみ易い」という捉え方は、イ号製品を押さえる上で問題はないようです。別の表現「(逆台形状を取り除いた)リング状」では、前回に挙げた実公平6‐37718号のものを押さえることができません。第2に、構成要件C,D,Eは、スライダを含むスライダ構成体と、それを覆い隠すカバー体とを特定しています。審査過程および裁判に関する資料を見る限り、スライダ構成体を全体的に被うカバー体はあっても、スライダ構成体を部分的に被うカバー体を見ることができないと、考えます。その点、弾性止め部材によって、引き手およびスライダ(ー)を固定する技術(登録実用新案3061802号)が問題となります。)における特許は、発明の名称を「洗濯用ネット」という特許第3523141号です。この小論の第1の目的は、「洗濯用ネット」を通して、発明の把握を模索することにあります。判決文の中から、その特許のメインクレーム(請求項1)と基本的な図(図4)を引用します。引用したものに、ブルー、レッド、グリーンの色付けをしていますが、それは説明をしやすくするためです。洗濯用ネットは、洗濯に際して用いる身近な網状の入れ物です。それには、洗濯物を出し入れするための開口部(6)があり、その開口部(6)をスライドファスナ―で開閉することができます。スライドファスナ―は、スライダー(3、ブルー)と引き手を備えます。スライドファスナーの開閉のためには、それらスライダーと引き手のみで充分なところ、この発明は、引き手に対し、それより大きく摘みやすい拡大把持体(1、レッド)を備えています。ここで、この拡大把持体(1)が「この発明」に必要であるかは定かではありませんが、引き手を補助する「拡大把持体」に関する発明の一例を示します。この図は、実公平6-37718号公報の第1図からの引用です。引(き)手を補助する部材である摘み(16)は、柔軟性と弾力性に富む軟質合成ゴムまたは軟質合成樹脂等からなり、指が滑らずにスライダーを確実にスライドさせます。したがって、摘み(16)は、金属製の引(き)手とは別の材料によって滑り防止の面からスライダーの作動を補助しています。「拡大把持体」の基本は、スライダーの作動をしやすくする点にあり、“拡大”や“材料”はあくまで一つの条件にすぎません。したがって、発明を把握する観点からすれば、一般的には、「拡大把持体」というよりも、『引き手に付属し、引き手を持ちやすくするための部材』として把握する方が妥当です。それ以上に、”拡大“などの特定の条件を加えるとすれば、”拡大“の意味を発明全体の中に浸透させることが肝心だと思います。当裁判所の判断」の項について検討します。「ステーキの提供システム」に係る特許は、その2で述べたとおり、特許法第29条第1項柱書の規定に違反することから、取り消されるべきものである、との特許異議の決定でした。維持決定に対しては、不服を申し立てることができませんが(特許法第114条第5項)、取消決定に対しては訴えを提起することができ、その管轄は東京高等裁判所の専属管轄になっています(特許法第178条第1項)。この専属管轄について、いわゆる青本は、「特許庁での審判手続が裁判に類似した準司法的手続によって厳正に行われる以上、さらに三審級(地方裁判所から最高裁判所まで)を重ねることはいたずらに事件の解決を遅延せしめるという事情と、事件の内容がきわめて専門技術的であるため、特許関係の専門家に行われた審判手続を尊重してよいという事情とによって、一審級を省略して直接に東京高等裁判所へ出訴することとしたものである。平成17年の法律に基づいて設置された、東京高等裁判所の特別な支部(知的財産関係を取り扱う専門的な部分)です。設置前に比べて、判決文は、一般的に長文化の傾向があります。長文化の一因は、特許公報の明細書などのそのままの引用にあります。当裁判所の判断」の項が22~38ページにわたるのに対し、22~29ページがそのままの引用になっています。したがって、裁判所の判断の実質は10ページほどにすぎません。明細書を作成する者として(明細書にも長文化の傾向があります)、裁判所の判決文にもう少し工夫が欲しい、と思うことがあります。...続きを読む「ステーキの提供システム」の発明から学ぶ-その2ここでは、第2段階の異議申立て(異議2016‐701090号)のやり取りを検討します。J-PlatPat上の異議の決定、経過情報を参照する限り、異議の申立てにおける申立て理由および審理内容は、特許法第29条第1項の柱書に関する事項のみである、と理解されます。その第29条第1項柱書に規定する要件は、その1で述べたとおり、審査段階で問題となったものです。担当審査官の審査を経た内容です。(特許)異議申立ての本来的な意義は、特許庁が自ら特許処分の適否を審理し、瑕疵ある場合にはその是正を図ることにより、特許に対する信頼を高めるという公益的な目的を達成することを主眼とした制度です(いわゆる青本からの抜粋)。その点からすると、審査官が問題とした特許法第29条第1項柱書の規定違反があるかを見直すことは基本的に妥当です。今回の発明「ステーキの提供システム」については、発明の把握自体に問題があるため、その面からの見直しも必要ではないでしょうか。利害関係がある場合などには、追加的な調査に基づく、(審査では上がらなかった)新たな異議理由も問題にすべきです。したがって、異議2016‐701090号事件は、審査官が問題とした異議理由(拒絶理由)のみについて見直すだけであり、充分に制度が活用されていない感を覚えます。異議申立ての後、新たな3人の審判官は、特許発明「ステーキの提供システム」には、特許法第29条第1項柱書の規定違反があるとの見解を示し、それに基づいて、取消理由通知を発しました。それに対し、被請求人(特許権者)は、【請求項1】の訂正の請求をしました。訂正請求した【請求項1】は次のとおりです(J-PlatPatの異議の決定から引用)。し」、及び「シール」という物を、その構成とするものと、まずは理解しています。...続きを読む「ステーキの提供システム」の発明から学ぶ-その1「ステーキの提供システム」は、今話題の発明の一つです。その発明は、特願2014‐115682号として特許出願され、特許庁の審査では特許第5946491号として特許が認められ(第1段階)、その後、その特許は、異議2016‐701090号において取り消され(第2段階)、さらに、その特許取消決定は、知財高裁における平成29年(行ケ)第10232号の取消決定請求事件で決定が取り消されました(第3段階)。この「ステーキの提供システム」の発明における注目論点は、その発明が特許法第29条第1項柱書に規定する要件を充足するか否かです。その規定における要件は、いわゆる発明該当性と、産業上の利用可能性とを含みます。それらの中で、「ステーキの提供システム」では、発明の該当性、つまり、「ステーキの提供システム」が特許法上の発明に該当するか否かが問題です。この発明を検討することは、発明とは何かを考える上で有用だと思います。特許審査の第1段階、異議申立てについての審理の第2段階、知財高裁における取消決定請求での判断の第3段階があり、見方の異なる人たちによる考え方を検討することもできます。この「その1」では、特許庁における特許審査の第1段階を振り返り検討してみたいと思います。出願当初のクレームを見てみましょう。特願2014‐115682号の出願公開公報2015-228949号の【請求項1】は、次のとおりです。出願当初は、「ステーキの提供方法」としての発明であり、5つのステップを含んでいます。各ステップの中味は、お店の店員さんの仕事内容そのものです。「伺ったステーキの量を...カットする」、これ自体は、あるいは従来見られないサービス内容かも知れません。それを含め、5つのステップのすべてが一般的なサービス業務そのもののようです。これを読む限り、特許を受けるべき発明には該当しないことが分かります。このようなクレームを作成したのでしょうか。いわゆるチャレンジングクレームとは違うようであり、小生には理解しがたいところです。点でキズがあるとの指摘がなされました。段書きの商標とは、複数段にわたって表記した商標です。ローマ字などの互いに異なる表示によって複数段の構成にした商標です。クライエントによっては、同じ称呼の商標を複数の出願にせずに、段書きにすることにより一つの出願にすることを望むことがあります。段書きの商標を考えるとき、商標法第50条における「社会通念上同一の商標」や、パリ条約第5条C(2)における「構成部分に変更を加えてその商標を使用する場合」が参考になります。段書きにおける商標と段書きでない商標との商標権的な効力についても、考えることになるでしょう。ここでは、平成22年(行ケ)10336号、不使用による商標登録取消し審判の審決取消請求事件を基に、少し検討したいと思います。不使用取消しの対象となった商標は、登録第4906932号の次のような3段書きの商標です。アルファベットによる表記と、片仮名による表記と、ハングル文字による表記との3段書きです。権利者側が使用の根拠とした商標は、片仮名表記からなる「ユジャロン」(つまり、1段書きのもの)と、アルファベット表記による「YUJARON」と片仮名表記による「ユジャロン」との2段書きのものです。それらのいずれの表記の商標にも、ハングル文字による表記は含まれていません。裁判所は、「商標として使用されたと認められる前記各使用標章からは、「ユジャロン」の称呼が生じることが明らかであるし、本件商標のアルファベット部分又は片仮名部分の一方又は双方と同一の文字列をその構成部分としているものであるから、前記各使用標章と本件商標とは社会通念上同一の商標であると評価することができる。ハングル文字の部分については図形として評価するよりも文字として評価するのが相当であるから、前記各使用標章と本件商標の外観の相違は、上記評価を左右するものではない。以上の裁判例を考慮する限り、クライエントから3段書きの表記形態の商標の出願を依頼されたとき、そのままの形態での出願をしたとしても、商標の使用上、当面問題はなさそうです。商標の機能の発展的な増強、商標権の効力などを考えるとき、3段書きを積極的にすすめることに躊躇することを感じることはありませんか。...続きを読む出願公開の請求に思う特許の場合、出願日から起算して、1年6月(18月)経過して、だいたい2週間以内に出願公開がされます。具体的には公開特許公報が発行され、発明者や出願人、そして発明の内容が公開されます。かもめの便りでも紹介しましたが、特許には「出願公開の請求」という制度があります。公開特許公報が発行されるとあります。出願公開請求には他の要件として、請求は出願人全員で行わなければならないというものがあります。これは特許法第14条でも明記されているところです。出願公開の請求は取下げることができません(特許法第64条の2第2項)。以下のように説明されています。出願公開の請求があった場合には、すぐに公報発行準備に入ることとなるが、公報発行準備が終了した後には、出願公開の請求を取り下げたとしても、公開公報の発行を止めることが間に合わないため、公開公報が発行されてしまう事態が生じるおそれがあることから、出願公開の請求は取り下げることができないこととした。この「公報発行準備」というのが気になります。取り下げの時期にもよるのでしょうが、請求をしてから発行までに数ヶ月かかるものの準備を止めることが間に合わないとは奇妙です。請求をしてすぐの取下げも、公開前日の取下げも、同様の取り扱いとなっています。同様の問題として、例えば商標の場合、出願後約2月くらいで公開公報が発行されます。公報発行準備に取りかかるのは出願をしてすぐなので、商標の場合は出願後すぐに取下げても公開公報は発行されてしまいます。特許でも商標でも請求や出願をした後に公開を避けたいという要望は少なからずあると思います。かもめ特許事務所でもそのような出願人からの要望をいただくこともあります。特許法に様々な救済規定がある中で、早期公開請求を取りやめたいとする救済措置も必要であると感じます。...続きを読む進歩性の難しさに打ち勝つ明日27日は、「企業関係者と弁理士の知財研究会」の第1回の集りの日です。パテントおよびパテント別冊の中の進歩性関連の論文を輪読し、参加者同士が意見交換をし、交流を図ろうとする会です。小生は、弁護士の仲間とともに進行役を仰せつかっているため、進歩性について考える機会を作りました。進歩性あるいは容易想到性に関する条文は、特許法第29条です。その第1項には、「...次に掲げる発明を除き、・・・」として、1号:公然知られた発明、2号:公然実施をされた発明、3号:刊行物に記載された発明(又は電気通信回線を通じて利用可能となった発明)が明示されています。したがって、特許を受けようとする発明が、これらの各号のいずれか一つに該当する場合には、新規性がない、と判断されます。言い換えると、新規性は、一つの証拠、たとえば、一つの刊行物に記載された発明が問題となります。それに対し、特許法第29条第2項では、「前項各号に掲げる発明に基づいて」と規定しています。この規定の意味は、進歩性では、複数の証拠、たとえば2以上の刊行物に記載された発明が問題となります。特許を受けようとする発明が、それら2以上の刊行物に全体として記載されているかが問題となります。以上の考え方からすれば、一つの刊行物に記載されているか、複数の刊行物に記載されているかの違いはありますが、新規性も進歩性も発明が記載されているかの観点から同様な判断をすることができます。この考え方は、長年の実務経験の結果、得られたものであり、進歩性の有無について、新規性の有無と同様、客観的な判断をすることができます。この経験に基づく考え方を有効に実行するためには、発明の把握を的確に行うことです。次に示すように、過去の小生の小論も間接的にそれを物語っています。・「進歩性の判断上、引用例の技術分野その他に検討すべき課題があることは事実である。その一方で、正確な判断を行う前提である、“ちがい”の把握が正確に行われていないことも事実である。後者の割合が非常に高い。したがって、進歩性の“難しさ”に打ち勝つ最も現実的で有効な方法は、“ちがい”の把握を正確に行えるようにすることにあるといえるだろう。下記の図は、特許庁のHPからの抜粋です。この図に示すように、商標権には専用権(商標法第25条)と禁止権(商標法第37条)とがあります。青本流に表現するならば、専用権における侵害を類似の商標および商品に拡大することによって、商標権の保護に完全を期そうとすることにあるようです。弁理士試験の受験者だけでなく、実務家にとっても、そのような思考は大事だと思います。商標の実務家は、近年に至り、商標権の禁止権の範囲が縮小され続けていることを感じています。その主因は、類否判断の基準の変化にあることは確かです。WHITE」に対し、第30類「アップルパイ」を指定商品とする「スノーホワイトアップルパイ」が、非類似であるとの判断がなされています。一般的な考え方からすれば、「アップルパイ」は商品「アップルパイ」を示す表示であるため、商品「アップルパイ」に対しては、商標「スノーホワイトアップルパイ」の中の「スノーホワイト」の部分を要部として類否判断をすることが許されるはずです。その点、最高裁昭和37年(オ)第953号、最高裁平成3年(行ツ)第103号、最高裁平成19年(行ヒ)第223号などが教えるところです。「標準文字で一連に記載されたものであっても、それがいくつかの文字等を組み合わせた結合商標と解されるもので、かつその一部が需要者に対して、商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものである場合やそれ以外の部分から出所識別標識としての呼称、観念が生じないと認められる場合などには、当該一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否判断をすることも許される」という論理です。該当の審判においては、いわゆる要部観察は採用されることなく、『本願商標から生じる「スノーホワイトアップルパイ」の称呼と引用商標から生じる「スノーホワイト」の称呼とは、音数において明らかな差異があるから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはない。・・・』と判断されています。...続きを読む特許出願の分割を考える特許出願の分割について、驚きの流れに出くわした。白色光を得るための発光装置の特許出願P(特願平10-508693号)の経過です。その経過は、次のとおりです。もとの出願Pに対し、第1~第10世代にわたって、18件の分割出願(頭にDを付けています)がなされています。図の下欄の期間目盛り(もとの出願時点0から存続期間満了の20まで)が示すように、第10世代の分割時点は、元の出願Pの出願日から19年近く経過しています。特許出願の分割を行うためには、もとの出願からの流れを継続させることが必要です。その継続の流れを、図中、赤で示すもとの出願Pを起点に、青で示しています。詳しくは見ていませんが、分割ができるという規定の文言を生かして、もとの出願Pを、形式的に、規定された存続期間一杯にわたって係属させるようにしているようです。特許出願の分割には、別の形態もあります。ips技術に関する特許出願であり、PCT経由のもとの出願p(特願2007‐550210号)の経過です。その経過は、次のとおりです。この場合には、図の下欄の期間目盛り(もとの出願時点0)から分かるように、もとの出願pの出願時点から3年以内に6件の分割出願が行われています。それらの分割出願は、もとの出願pが権利化される前に行われています。内容的に見ると、もとの特許出願pにおけるクレームの一部の要件を外したり、カテゴリーを変えた見方をすることにより、特許全体としての技術的範囲を広げようとする努力を見出すことができます。以上、分割出願についての二つの形態を形式的に見るとき、特許法第44条が規定する「特許出願人は、・・・二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。」という内容を考えざるを得ません。分割すべき出願における発明は、すべてもとの特許出願に記載された内容に含まれます。クレームや明細書を作り出す立場からすると、一つの出願には、基本的に、一つの考え方に基づく発明を記載することが一般的です。クレームを作成するに先立ち、基本にすべき考え方を何にするかを熟考します。基本にする考え方を何にするかにより、クレーム内容が変化するし、クレームをバックアップする明細書の記載の仕方も変化するからです。matter)とは、新規事項であり、特許実務家が考えるべき重要なテーマの一つです。先日、欧州におけるクレームや補正の実務と日本国におけるそれ(それら)について比較検討する研修がありました。その中で、補正の関係で、欧州出願では、「図面にのみ基づいた補正はしない」というアドバイスがありました。そこで、今回、「ニューマター」の本来的な意味を再考しつつ、補正を考えてみたいと思います。いうのは、通常、特許の手続きの段階でクレームの補正は必至であるからです。「ニューマター」に関連する条文あるいは規定、基準などを見る限り、日本国でも欧州でも基本的には同様である、と考えます。それを示す基本的な規定が、次のように同様であるからです。明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。これらの規定上、明細書と図面とは同列に記載されています。したがって、原則として、明細書の記載に基づく補正ができるように、図面に記載されたことに基づく補正もできるという理解が生まれます。ソルダーレジスト事件(知財高判平成20年5月30日、平成18年(行ケ)10563号)の合議判決がいうように、『明細書又は図面に記載した事項』とは、技術的思想の高度の創作である発明について、特許権による独占を得る前提として、第三者に対して開示されるものであるから、ここでいう『事項』とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となります。その点、表現手段が文章である明細書と、視覚的な表現手段である図面との間には、発明に関する技術的事項を表現する上でかなり違いがあることでしょう。意匠の要部とは、一般的に、その意匠を見(看)るものに対し「注意を引く部分」あるいは「重きを置かれる部分」といわれます。「ゴルフ用ボールマーカー事件」における登録意匠1217691号についても、意匠の要部の観点から検討がなされています。権利者は、マーカー本体のドーム形状が要部である、と主張しました。ボールマーカーにおけるドーム形状は、出願前から公知であったことから、権利者の主張は認められず、結果的に、単に、ディンプルの大きさ及び配置の態様が要部と認められることになりました。この事件における裁判所の考え方は、周知意匠や公知意匠に示されている部分は、取引者、需要者にとってありふれて見えるものとなり、注意を引かないし、重きが置かれない、という点にあると思います。ここでは、意匠の要部における二つの考え方は、全く別の見方のようではありますが、意匠の観点からは密接した考え方である、という捉え方もできることを述べます。そのことが、適切な意匠権の取得、および適切な権利行使を考える上でのヒントになりうると考えるからです。ボールマーカーにおけるドーム形状は、それ単独で存在するわけではありません。ドーム形状は、その表面に付されるディンプルと大いに関係があります。その点は、ゴルフボールとその表面のディンプルとの関係と同様です。球形のボールの形状が特定のディンプルを生み出すという観点からすれば、ボールが周知の球形だからといって、そのボール形状とディンプルとを切り離して議論すること自体、おかしなことになります。同様の考え方から、公知のドーム形状と、その表面のディンプルとは全体として一体として捉える方が意匠に沿っているのではないでしょうか。下記のボールマーカー意匠について、ある創作者は、ゴルフボールの一部を切り取ったマーカー本体、という発想を抱くことでしょう。(原審:東京地裁平成18年10月30日判決、平成18年(ワ)第13406号、控訴審:東京高裁平成19年3月27日判決、平成18年(ネ)第10084号)。その登録意匠は、グリーン上のゴルフボールの位置を示すボールマーカーです。登録意匠の図面中、主要な図面は、次のとおりです(ディンプルの部分を色付けてあります)。権利者の言によれば、「ボールマーカーをドーム形状としたことは、画期的なこと」だということです。この登録意匠は、そのようなドーム形状のマーカー本体に、大中小の3種類のディンプルをきれいに配列しています。対するイ号のボールマーカーは、マーカー本体がドーム形状であることは共通していますが、ディンプルは1種類の比較的に大きなものが配列されているだけです。ここで、意匠の類否が問題となります。類否判断の場合、意匠の要部を捉える考え方があります。この点、控訴審の中の裁判官の言及として、「意匠の類否判断に当たっては、意匠全体の観察を要するものの、意匠に係る物品の各部位における構成に対する判断の比重がすべて等しいというわけではなく、取引者・需要者の最も注意を惹きやすい部分を意匠の要部として把握し、両意匠が要部において構成態様を共通にするか否かを中心に観察して、両意匠が全体として美観を共通にするか否かを判断すべきものである。考慮するほか、その意匠の各部が公然知られた意匠に係るものと同一の意匠に係る部位であるか、新規な創作の意匠に係る部位であるか等を斟酌して、認定すべきものである。権利者が主張する『画期的なドーム形状』は、要部となりうる可能性があります。『画期的なドーム形状』が、ディンプルの配列の違いを打ち消してしまうと判断されることもあるでしょう。その点から、意匠においても、各構成部分あるいは各構成要素の外観的な新しさの有無を確認することも、知財専門家の義務と考えることもできます。結果的に、ボールマーカ―におけるドーム形状は、出願前から公知であったようです。その資料を次に記します。パッド事件」を紹介する中で、【第2の学び】において「考案・発明の把握に少し納得ができません。」という言及をしました。その言及には、「吸収面の確保」をする手法として、二次元的に捉える考え方と、三次元的に捉える考え方、あるいは、吸収能力の異なる材料を活用する考え方、または、それらを組み合わせる考え方があります。発明者は、一般的に、それらの考え方の一つを中心に自己の発明を語るのが常です。発明者の話を聞く知財担当者には、発明者の話を単にまとめるだけではなく、それを変形、あるいは拡大することが求められます。これは、発明者の役割と、知財担当者の役割とは互いに異なるからです。知財担当者の立場の者は、まずは、自己の役割について常々考え続けることが必要ではないでしょうか。今回のケースの場合、二次元的に捉える考え方からしても、脇の甘さが目立ちます。クレームでは、「3つの彎曲を連ねた縁形状」という特徴を上げていますが、「3つ」は限定しすぎの感があります。前回の加工した図をさらに加工して示します。前回述べたように、今まで、この種のパッドの身頃添付け部(3)は、黄色で示すように三日月形状でした。そのため、明細書によれば、「袖繰りに層パッドの中央部では十分な汗の吸収面を確保することができるが、前端及び後端部に至るに従い吸収面積が急激に減少してしまい、脇の下全体に亘る吸収面の確保が困難であるという問題点」がある、とのことです。この問題点に加え、「デザイン上の美観」をも考慮し、三日月形状よりも突き出した3つの彎曲を連ねた構成A1,A2,A3とした発明(考案)の把握が生まれました。問題点からすれば、突き出した3つの彎曲のうち、中央のA2は不要のはずです。吸収面積が不足する部分は、前端部A1、後端部A3だけであるからです。すれば、次のような把握が自ずと生まれることになります。...続きを読む脇下汗吸収パッド事件に学ぶ「脇下汗吸収パッド事件」とは、登録新案第1957778号(実公平4-21774)に基づく損害賠償請求事件です(原審:東京地裁平成11年6月29日判決、平成8年(ワ)第5784号、控訴審:東京高裁平成11年12月16日判決、平成11年(ネ)第3800号)。この事件について、たとえば、均等成立否定例(2)として、特許判例百選の第三版のp162‐163に紹介されています。その実用新案登録請求の範囲の第1項の記載は、次のとおりです(カッコを付けて、符号を入れ、また、アンダーライン、色付けをしてあります)。吸水・吸臭層と止水層とを備える袖添付け部と身頃添付け部(3)とを吸水・吸臭層を外面側とし止水層を内面側に対向させて重合し、両添付け部を彎曲連結部(4)で相互に連結し、袖添付け部と身頃添付け部の内面側に両面接着テープを取り付け、袖添付け部と身頃添付け部(3)の縁部を前記彎曲連結部より曲率の小さな3つの彎曲を連ねた縁形状としたことを特徴とする脇下汗吸収パッド(1)。併せて、登録新案第1957778号の第2図を示します。この発明を分かりやすく説明するため、上の第2図を少し加工した図を示します。今まで、この種のパッドの身頃添付け部(3)は、黄色で示すように三日月形状でした。そのため、明細書によれば、「袖繰りに層パッドの中央部では十分な汗の吸収面を確保することができるが、前端及び後端部に至るに従い吸収面積が急激に減少してしまい、脇の下全体に亘る吸収面の確保が困難であるという問題点」がある、とのことです。その点、この考案では、「デザイン上の美観」をも考慮し、三日月形状よりも突き出した3つの彎曲を連ねた構成にしたようです。曲率の小さな3つの彎曲を連ねた縁形状」、特には、「曲率の小さな」の解釈です。原告サイドは、「曲率の小さな」は、「曲率半径の小さな」の明確な誤記であるとし、“曲率半径の小さな3つの彎曲”をもつイ号製品は、登録実用新案の技術的範囲に属すると主張しました。ここで、「曲率」は、曲線の曲がりの程度を示す用語であり、曲率が大きくなるほど湾曲が大きくなるのに対し、「曲率半径」は、曲率とは逆数の関係があり、曲率半径が大きくなるほど湾曲が緩やかになります。...続きを読む施工面敷設ブロック事件から学ぶ「施工面敷設ブロック事件」とは、特許第1997204号(特公平7-1121)に基づく侵害差止請求事件です(原審:東京地裁平成17年7月7日判決、平成16年(ワ)第7716号、控訴審:知財高裁平成17年12月28日判決、平成17年(ネ)第10103号)。その特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおりです(カッコを付けて、符号を入れてあります)。ネット(1)の経糸又は緯糸(1a)にブロック(2)の敷設面に設けた引留具(3)を通し掛けにして多数のブロック(2)をネット(1)に結合し、該ネット(1)を以って施工面に敷設する構成としたことを特徴とする施工面敷設ブロック。併せて、特許第1997204号の第1図、第3図を示します。この発明は、傾斜面などに、ブロック2を配置する手法として、ネット1および引留具3を利用する考え方であり、ブロック2を容易に敷設するための技術です。争点は、「ブロック」にイ号の『自然石』が含まれるかという点です。原審の地裁および控訴審の知財高裁は、本件明細書の中に「ブロック」に自然石を含むとの記載がないことなどの理由から、「ブロック」は人口素材による成形品を意味し、自然石を含まないとしています。この点、この種の敷設工事において、敷設材料としてのコンクリートブロックを用いる例と、自然石を用いる例とがいずれも公知であったことです。したがって、クレームを作成する立場からすれば、この発明の「ブロック」がコンクリートブロック(人口素材)と自然石(自然素材)との両方を含むのか、そうでないかを明らかにすべきである、と考えます。実際の明細書の中には、「ブロック」として、セメントと砂の混錬物を主体としたもの、金属精錬によって発生するスラッジや製紙スラッジ等を固形化したもの、タイルやレンガブロック、木質製又は合成樹脂製ブロックを挙げています。成形によるものと解釈される例示です。振り返って考えるに、この発明の一番の特徴は、弾力性あるいは良馴性のあるネット1を活用した施工技術にある、と理解されます。そのネット1と敷設素材(ブロック)2との接点が、引留具3になります。ここで、敷設素材(ブロック)2として、公知のコンクリートブロックのほか、自然石を入れて考えるかが問題です。...続きを読む発明の把握を考える-その2「発明の秘訣」を語る題材の中に、コーヒーフィルターの発明があります。この「コーヒーフィルター」の発明を通して、発明の把握を考えます。対象の発明は、二つです。60‐7626号公報に記載の第2の後行発明です。それらの各公報を参照しながら、第1の先行発明、および第2の後行発明を明らかにします。その手法として、各公報上の基本的な図と、使用された用語をできるだけ使用します。それによって、発明の捉え方の変化性(同じ発明でも、人によって捉え方が異なる)を感じ取ることができるだろうし、発明の捉え方が発明の財産的価値を高めること、別に言うと、発明の捉え方の中にこそ各専門家(弁理士)の腕の見せ所があることを知りうるからです。この第1の先行発明では、「使用時におけるフィルターのケースからの取出し、開口あるいは使用後のドリッパーからの取出しを用意かつ簡便にするために」、『開口上周縁の適所に摘み突片2を突設、かつ、摘み突片2の対向上周縁に欠所3を切込み形成』しています。この発明では、フィルターの収容ケースからの取出し、開口、ドリッパーからの取出しまでを通して「突片2」が有効に機能すること、を謳っています。『欠所3はそれらの効果を一層向上』と言っています。開口上周縁より突き出す摘み突片2と、対向する位置の、開口上周縁より下に切り欠いた欠所3との両方が必須という捉え方のようです。この発明の基本的な考え方として、開口上周縁の対向箇所が、一般的に同じ高さに重なっていることをなくす、と捉える人もいるかもしれません。すれば、突片2、欠所3の一方は不要と考えることもできます。別の人は、欠所3について、突片2の実質的突き出し量を大きくするもの、と理解するかもしれません。それらの理解の仕方により、クレームされるべき発明は、いろいろ変化します。そのような変化をコントロールしつつ、発明の把握を楽しむことができます。...続きを読む発明の把握を考える-その12014年に携わった弁理士向けの研修のテーマとして、「発明の把握を考える」というものがありました。「発明の把握」は、技術的判断に通じるものであり、知財専門家の実力が発揮される主要な場であります。その研修のテキスト内容の一部を下に抜き出します。「かつての発明の把握は、発明を内容的にうまくまとめる、あるいは整理する、ずばり言うなれば、「うまく」表現することでありました。「うまく」とは、発明を内容的にできるだけ広く捉えること、そして、表現が適切であることをいいます。そのような「うまく」は、今でも基本的には好まれています。発明の把握を依頼する側は、今や、「うまく」まとめた内容では必ずしも満足せずに、把握する中味に、付加的なプラスの内容を求めます。プラスの内容は、発明者からの直接の情報にはなく、把握する過程で新たに生まれたものです。今や、発明の把握には、新たな創造が求められています。新たな創造は、新しい把握がもたらす必然的なモノではありますが、納得できるような創造を生み出すことは実際のところ困難です。あるため、その困難に打ち勝ち、新たな創造を生み、それによる喜びを得る、という目標をもって進みたいものです。このような趣旨に沿って、実際の研修では、二つの実例として、原木皮はぎ機事件の中の発明と、人口乳首事件の中の発明を取り上げました。前者の事件は均等論の適用、後者の事件は優先権の活用をする上で、考えさせられます。両者は、また、発明の把握の大切さを考えさせる事件でもあります。これら事件の発明とは別の発明を取り上げ、今一度、発明の把握を具体的に検討したい、と思います。発明の把握は、発明者による第1の創作である発明とは別の、第2の創作を生み出すものであるからです。取り上げる題材としては、このHPのかもめの便りにある「発明の秘訣」の中から選択する予定です。...続きを読む知財の存続期間に思うこと創作にかかわる主な知的財産権の存続期間(権利が生き続ける期間)は、次のとおりです。産業立法に関する権利の存続期間は、現時点で最大20年です。この20という数値に関連し、TRIPS協定33条は、「保護期間は、出願日から計算して20年の期間が経過する前に終了してはならない。同じ20年でも、特許権の存続期間よりも意匠権のそれの方が長いと感じる実務家がいます。それは、特許権の始期よりも意匠権のそれの方が一般に早く、そのため、権利の実質的な存続期間が長くなるからでしょうか。その点、早期審査の請求制度により、そのような違いをなくすこともできます。産業立法に関する権利が存続期間をもつことには変わりありません。知財の実務家として、この存続期間にどう対応、あるいは対抗するかが一つの課題です。『技術には積み重ね性がある』とは、よく言われます。確かに、技術の流れとして、先の技術の上に立つ、いわば先の技術の土壌の上に後の技術が立つ傾向があります。したがって、後の技術を適正に把握するためには、先の技術を適正に把握することが大事になります。先の技術の把握の仕方により、後の技術(特許を受けるべき発明)が別のモノになることもあります。発明の把握は、把握すべき発明の内容だけでなく、元となる先の技術の把握も大いに関係します。その点、後の技術が(改良技術ではなく)全くの創作である場合も同様です。技術構成的には全く新しい技術であろうと、そのネライの点では先の技術と関連することが多いからです。存続期間に対抗するための最も一般的で大事な策は、適正な権利の取得を繰り返すことでしょうか。ここで、著作権の存続期間が、特許権などのそれに比べて非常に長いことに気づきます。すれば、著作権と特許権、著作権と意匠権とのように、異種の権利によって二重の保護を受けることも考えられます。...続きを読む特許クレームに思うこと-その2もう一つは、特許法第70条です。特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載および図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。この特許法第70条は、もともとは1項のみでした。平成2年に3項が加わり、平成6年に2項が加わったようです。3項は、特許協力条約の第3条(3)「要約は、技術情報としてのみ用いるものとし、他の目的のため、特に、求められている保護の範囲を解釈するために考慮に入れてはならない。それに対し、2項は、リパーゼ判決(最高裁平成3年3月8日判決)の後の改正、つまり、リパーゼ判決を考慮して加わったものであり、少し重みがあります。いわゆる青本は、「特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められることを原則とした上で、特許請求の範囲に記載された用語について発明の詳細な説明等にその意味するところや定義が記載されているときは、それらを考慮して特許発明の技術的範囲の認定を行うことを確認的に規定したものである。」、そしてまた、「本項は、特許請求の範囲に記載された個々の用語の意義の解釈について規定したものであるから、この規定により、(イ)特許発明の技術的範囲を発明の詳細な説明中に記載された実施例に限定して解釈することや、(ロ)発明の詳細な説明中に記載されているが特許請求の範囲には記載されていない事項を特許請求の範囲に記載されているものと解釈することが容認されるものでないことはいうまでもない。青本が述べることは、70条第1項のみが存在する従前からの考え方を述べただけであり、リパーゼ判決「・・・特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。・・・」の判示内容との関係までは言及していないようです。(ここに、特許法第70条に2項が追加されたことと、リパーゼ判決との関係については、特許実務家が考えるべきテーマの一つである、と考えます。...続きを読む特許クレームに思うこと-その1特許実務家にとって、クレームの作成は最大の難関であり、と同時に、喜びを得る格好の場でないでしょうか。クレーム作成に関する二大条文は、特許法第36条第5項と特許法第70条(第1項、第2項)です。特許実務家の多くが同じ答えをすると思います。クレームといえば、リパーゼ判決を連想する人も多いのではないでしょうか。二大条文を順次見てみましょう。・特許法第36条第5項:第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。この規定は、平成6年の改正によるものであり、従前の請求項の概念「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項」を一変させています。これについて、いわゆる青本は、(イ)特許出願人が自らの判断で特許を受けることによって保護を求めようとする発明について記載するのであり、(ロ)そこに記載した事項は、特許出願人自らが「発明を特定するために必要と認める事項のすべて」と判断した事項であることが明確になる、と述べています。改正により、クレーム記載の制約をゆるめ、特許を受けるべき発明の記載をより適切にすることを狙っています。改正後の特許業界を考慮する限り、この改正は、特許法第1条における「発明の保護」と「発明の利用」中、「発明の保護」に偏り、保護と利用とのバランスを欠くことになっている、と考えます。改正する側において、あまりに大きな「制約のゆるめ」を懸念し、別の特許法36条第6項第二号に「特許を受けようとする発明が明確であること」という防波堤を築いています。この防波堤は、特許法第36条第5項の基本的な壁をあふれた水を防ぐための機能をもつにすぎません。そのために、改正後に特許事務家になったほとんどの人が、クレームの記載の重大性を改正前ほどには認識せずに、本来のクレームではなく、特許クレームに似たクレームを書くことになるという事態を生じています。...続きを読む出願の低迷を考える特許庁のHP上の統計速報から、最近の出願状況を見ます。平成30年1月~4月の数値に着目します。特許は、108,498であり、昨年の数値111,646に比べてほぼ同等(あるいは低下傾向)です。すれば、一年間の総出願件数として、32万前後という横ばいが予想されます。実用新案、意匠も低い値での横ばいです。商標は、特許に次いで大きな数値です。このような数値を前にして、考えることがあります。第1には、出願をコア業務とする弁理士への影響、特に専門業務を扱う弁理士のステータスの低下を心配します。同時に、この出願低迷の原因を模索せざるを得ません。出願低迷の原因追及は、知財の一大テーマであると思います。日々特許公報や審判決例に触れる弁理士の一人として、出願低迷の原因の一つとして、知財専門家の実務力低下を感じています。その点、特許を例にして問題を提起しますが、他の意匠や商標でも同様の問題があるのではないでしょうか。特許では、特許を受けるべき発明を明らかにする、クレームや明細書の記載が問題です。発明者は、一般に、自己が創案した技術を発明として捉えることに困難を覚え、しかもまた、創案した技術を的確に表現することにも困難を覚えるともいわれます。発明者の中には、それらの考える技術および表現する技術に長けた人もいますが、それは例外です。そこで、「知財専門家」による第1の誤解は、発明者が創案した難しい技術をそれなりに、あるいはできるだけ詳しく表現することが一番大事だと考えることです。そのような表現は、単なる技術の表現にすぎず、AIなどの機械が得意にする作業だと思いませんか。知財専門家が表現すべき内容は、単なる技術ではなく、技術的思想であり、しかもまた、先行技術を越える技術的な特徴をもつ有用な技術です。したがって、技術的思想の観点からの言及、特には、個性的な見方が伴う言及が必要であるし、何を特徴的な技術事項とするかという特許的な見方を伴う把握が必要ではないでしょうか。そのような観点や見方があるからこそ、弁理士の喜びおよびやりがいがあるのではないでしょうか。出願低迷の現状を打破するため、私たち知財専門家は、『発明』および『特許を受けるべき発明』の意味をじっくりと検討すべきである、と考えます。一部を改正する法律案」が、平成30年5月23日に可決・成立しました。平成30年改正商標法第10条第1項に基づく商標登録出願の分割の要件は、次のとおりです。改正により、(5)の要件が加わるようです。(1)親出願が審査、審判若しくは再審に係属していること。(2)子出願が、親出願の商標と同一であること。子出願と同時に手続補正書によって親出願から削除されていること。(5)親出願の出願手数料が納付されていること。この改正の背景の一つとして、「親出願の手数料を納付せずに」分割出願をする人がいる、と聞きます。確かに、この(5)の要件により、そのような分割出願を適正な土俵に上げずに済ますことができます。第1に、この(5)の要件を加えるとすれば、同時に、(6)子出願の出願手数料が納付されていること、という要件も追加されるべきです。その点、片手落ちの改正ではないでしょうか。それ以上に、(5)の要件は、本来的に、(1)の要件に吸収される、あるいは潜在的に含まれるものである、と考えるべきです。すれば、前記した不適正な分割に対しては、(1)の要件の運用で対処すべきである、という考え方が出てきます。小生は、(5)の要件を加えるという改正を肯定的には理解することができません。複数ある分割の要件の中で、(5)の要件だけが浮いてしまっているからです。(1)~(4)の他の要件に重みを感じるのに対し、追加の(5)の要件に、同様の重みを感じることができません。このような規定上の問題だけでなく、日々の知財実務の中で、私たち知財の専門家は、それぞれの条件あるいは要件の重みや意義を考えつつ、実務にあたるべきではないでしょうか。...続きを読むKSR判決の再考-おわりにKSR判決を検討することによって、いくつかの教訓を得ることができました。それらの教訓の二三を記し、再考の筆をおきたいと思います。USP第6,237,565号特許成立までのUSPTOにおける引用文献は、航空技術に関係する二件のUSPのみであり、内容的にも少し離れた技術のようです。そこには、裁判における第1引用文献であるAsano特許は、何ら取り上げられていません。この現実をまず直視しなければなりません。関連する引用文献の抜けという事態は、しばしば経験することです。このことは、特許実務の一番の死角です。その死角は、発明の捉え方が十分でないことに起因していると思います。Asano特許の技術内容を顧みるとき、その技術は、いくつかのレバーを含み、機構的に少し複雑です。そのため、その技術内容の中に、第1の考え方、ペダルの回転支点(ピボット)を不変としつつ、ドライバの身長の違いに応じるよう、ペダルの前後位置を適正に調整する考え方、を見出すことは難しかったのかもしれません。裁判における第2の引用文献であるRixson特許は、’565号特許の明細書中に明示されています。その点からすると、なぜ審査で考慮されなかったのか、疑問です。以上の事情から、私たち弁理士は、常日頃、発明の把握の実務力を自ら向上させるという努力を惜しまないようにしたいものです。地裁、最高裁が’565号特許発明の非自明性を否定しているのに対し、CAFCは非自明性を肯定しています。CAFCの肯定の論拠として、’565号特許における解決課題が引用文献に見出されないことを挙げています。その解決課題とは、先に挙げた第3の考え方、ペダルアームが所定のピボット回りに回転する形態により、二種類の技術を組み合わせた際の技術的な問題を避けるという考え方(別に言うと、よりシンプル、より小さな、より安価な電気的あるいは電子的な制御装置の提供)です。’565号特許発明のクレームには、その第3の考え方に直接関係する技術的事項を見出すことができない、と考えます。CAFCは、’565号特許のそのような解決課題に関連し、Rixson特許におけるワイヤ破損の問題に言及しています。この言及は、’565号特許のクレームに明確な限定があってこそ意味をなすものです。問題の’565号特許のクレーム4の発明と、主文献のAsano特許との技術的な差異は、今までの検討の結果、クレーム4の発明の記載上、赤で示すことができます。Act”(2011年)により一部変更されています。この規定103条は、102条のいわゆる新規性の規定を充足する場合であっても、クレーム発明と先行技術との差異が、クレーム発明が全体として当業者に自明であるほどのものであるのなら、特許をうけることができない、と述べています。この内容について、「差異が自明」であるか否かを問題にするような翻訳や解釈がありますが、それは誤りです。「クレーム発明が自明であるような差異」であるか否かが問題であるからです。通して、判断がなされます。経験的に、技術的に有効あるいは有意な「差異」を見出すことが、非自明性をクリアする上で最も大切です。...続きを読むKSR判決の再考-関連する第2の特許文献(Rixson特許)関連する第2の特許文献は、USP第5,819,593号のRixson特許です。その’593号特許のFIG.1を参照しながら、Rixson特許が示す内容を検討したいと思います。’593号特許の図1を、下に示します。図の理解を容易にするため、大事な部分の名称、色を添えてあります。Rixson特許は、ドライバの身長の大小に応じて、ペダルの位置を前後に調整可能な技術です。その点、この特許は、背景技術において、座席シートを前後動に調節する場合と、ペダル自体の位置調節との関係に触れています。このRixson特許は、ブレーキやスロットルなどの従前のケーブルを含む機械的機構に対し、電気的な信号に基づく制御を行っています。assembly”と表現し、ペダル装置の回転に応じて電気信号を生じることを明記しています。ここで、”drive-by-wire”とは、運転者の操作力を機械式に制御部分に直接伝えるのではなく、電気信号としてワイヤあるいはハーネスを通してアクチュエータを動かすシステムです。Rixson特許では、ペダル48およびペダルアーム46を含むペダルアセンブリ16は、キャリアアセンブリ12上、回転軸50によって支持されています。ペダルアセンブリ16を支持するキャリアアセンブリ12は、ガイドロッド10cを含むサポート構造10にガイドされつつ、前後に移動可能になっています。サポート構造10は、ダッシュパネル22、つまり車体側に固定されています。Rixson特許において、ペダルアセンブリ12のペダル48を踏み込みと、回転軸50の回転量をポテンショメータ60が検知し、あるいはアウトレット60dから電気信号として出力します。このRixson特許は、ペダル48の踏み込みによる回転軸50の回転量に応じる電気信号を出力し、その出力によりスロットルを適正に制御することを示しています。したがって、Rixson特許は、問題のクレーム4の発明の構成中、もう一つの関連文献1であるAsano特許が示さない、電子スロットル制御技術の構成を示していることが分かります。...続きを読むKSR判決の再考-関連する第1の特許文献(Asano特許)関連する第1の特許文献は、USP第5,010,782号のAsano特許です。その’782号特許のFIG.1を参照しながら、Asano特許が示す内容を検討したいと思います。’782号特許の図1を、下に示します。図の理解を容易にするため、大事な部分の名称、色を添えてあります。Asano特許は、ドライバの身長の大小に応じて、ペダルの位置を前後に調整可能な技術です。その点、USPの背景技術からも明らかです。このAsano特許は、ペダルが関係する車両の操作システムとして、ブレーキ、アクセル、クラッチなどを示しています。Asano特許では、特に、ペダルを前後に調整した際の、ペダルフィーリングの問題を解決することを課題にしているようです。上の図は、ブレーキ作動に適用した実施例を示し、ペダルアーム38の一端のパッド39を踏み込むことにより、ブレーキ作動ロッド26を通してブレーキを作動する場合を示します。ドライバの身長の大小に応じて、ペダルアーム38を前に出した状態(実線)と、後ろに下げた状態(鎖線)とを示しています。ペダルアーム38は、ピボットピン6を支点に回転しますが、回転支点であるピボットピン6は、車両側の固定ブラケット2に支持されています。したがって、ペダルアーム38が前後動するとき、ペダルアーム38が主体のペダルアセンブリの回転支点は不変あるいは不動です。このAsano特許は、ピボットピン6を中心に回転可能な三角形状のレバー4のほか、レバー4に連結されたZ形状の調整レバー12、さらに、調整レバー12に連結されたリンク部材20を備えます。それらのレバー4、調整レバー12およびリンク部材20によって、前後調整に伴うペダルフィーリングの問題を解決しているようです。Asano特許は、別の実施例であるアクセルの場合にも、ペダルパッド39の踏み込みがあると、機械的なケーブルあるいはロッドを通して、車両のブレーキやスロットルを制御することを示しています。したがって、このAsano特許は、ドライバの身長の大小に応じて、ペダルアームを適正に前後動させて調整することを示し、その前後動調整の間に、ペダルアームの回転支点を不変にすることを示しています。問題のUSP第6,237,565号特許のクレーム4について、主要な図面を参照しながら、技術的な特徴を確認しよう。非自明性あるいは進歩性を検討するとき、検討対象の発明、および関連文献の各発明、それらの両方を理解することが大事ですから。’565号特許の図2を、下に示します。図の理解を容易にするため、大事な部分の名称を入れ、部分的に色を添えます。この図2は、ドライバの身長の大小に応じて、ペダルアーム14を前に出した状態(実線)と、後ろに下げた状態(鎖線)とを示しています。ペダルアーム14は、ガイドロッド62にガイドされつつ前後動しますが、その移動の間、ピボット24の位置は不変あるいは一定です。ピボット24は、車両構造20に関して可調整ペダルアセンブリ22を回転可能に支持しています。その点、黒字で示すサポート18、ブラケット46、ケーブルアタッチメント78は、車両構造20に対して、いわば一体です。前後の位置調整を終えたペダルアーム14を踏み込むと、ペダルアーム14は、ピボット24の軸26回りに回転し、ピボット24に応答して電子スロットル制御装置28を作動します。ここで、予告になりますが、この特許発明の非自明性について、基本的には、二つの特許文献が問題となりました。一つは、USP第5,010,782号のAsano特許です。Asano特許は、USPTOでは何ら引用文献として挙がることがなかったようですが、裁判の段階で初めて取り上げられたようです。このAsano特許は、ドライバの身長の大小に応じるための技術、すなわち、ペダルアームを適正に前後動させて調整する技術を明らかにしているとのことです。Asano特許は、前後動調整の間に、ペダルアームの回転支点を不変にしているようです。言い換えると、Asano特許は、問題の特許の内容中、電子スロットル制御部を除くすべての構成を示す立場にあるようです。一つの特許文献は、USP第5,819,593号のRixson特許です。Rixson特許は、Asano特許が示さない電子スロットル制御部を示しているようです。そこで、問題の’565号特許は、Asano特許とRixson特許とを組み合わせることにより、非自明性の要件を欠くという論理が生まれることになったわけです。...続きを読むKSR判決の再考-問題のUSP-その2前回の5月19日付の小論の中で、「その3の考え方が、その1、その2における特定のピボットの域を超えたものをもたないのではないか」という疑問を提起しました。ここでは、その疑問について、考えてみました。その結果、問題のUSP’565号特許のクレーム4の記載に少し明確さに欠ける記載があることに気づきました。(18)”の表現の部分です。この表現は、「サポート(18)に関してペダルアーム(14)が前後に動くこと」を言っています。その内容は、ペダルアーム(14)を含むペダルアセンブリ(22)が車両構造(20)に支持されるサポート(18)に回転可能に支持されている場合(’565号特許が示す内容)だけでなく、車両構造(20)に支持されるサポート(18)とは別の部材に支持されている場合(’565号特許が示さない内容)をも含むことになります。この第1の記載部分は、それ単独では大きな問題とはならないかもしれません。別の個所の第2の記載部分との関係から、不明確さを増幅します。この表現は、「ペダルアーム(14)がピボット(24)に関して前後に動く間」を言っています。ピボット(24)はペダルアセンブリ(22)の回転支持部ですから、どうしたらペダルアーム(14)をピボット(24)に対して前後に動かすことができるかを理解することができません。...続きを読むKSR判決の再考-問題のUSPKSR判決で問題となったのは、USP第6,237,565号特許、あるいはEngelgau特許のクレーム4です。そのクレーム4は、次のとおりです(・は、分かりやすくするために、小生が付けました。...続きを読むKSR判決の再考-はじめにKSR判決といえば、特許実務家のだれもが知るキーワードです。一般的には、その判決の概要を知るにとどまる人がほとんどのようです。別に言うと、判決内容の実際的な意味まで理解する人は少なく、ましてや実務に生かすような検討まではなされていない、と見受けられます。この感触は、「KSR判決」というキーワードによるネット情報を探った結果です。いう印象を与える判決です。最高裁判決やそれに基づく論評を読んだとしても(主には、法的な観点から理解したとしても)、上のような(1)~(5)の知識を得ることはできるが、それらの知識を特許実務、特には非自明性あるいは進歩性(容易想到性)の判断に活用することは困難です。特許実務に有効に活用するためには、KSR判決が包含する具体的な事実、判断などを検討することが必要と考えます。KSR判決を特許実務に生かすための再考が必要のようです。追求したいと思います。...続きを読む特許翻訳に思うこと特許は国際的であり、特許には翻訳が付き物です。特許実務家であれば、翻訳、つまりは特許翻訳について必然的に考えることがあるのではないでしょうか。小生も例外ではありません。Translationが必要である」ということを話題にしましょう。この教えは、今ではまさに誤った言い伝えとなりました。この取り扱いは、補正に伴なういわゆるニューマターのそれと同様です。ある用語XYZが出願当初の明細書等に使用されていない限り、補正すべき表現の中にXYZという用語を含ませることができませんでした。XYZが当初明細書等の記載にないという理由の下に、そのXYZがニューマターと判断されていたからです。その後、当初明細書等にXYZという表現が見られないとしても、XYZという補正が認められるようになりました。当初明細書等の実際の記載内容のほか、その記載内容から自明な事項を含む記載内容の全体から見て、XYZが当初から記載されていると判断されるようになったからです。記載内容の全体から見て判断するという考え方は、特許翻訳に対する考え方として的を得ています。原文に対する翻訳表現は、翻訳者ごとに異なるのが通例だからです。すぐれた翻訳者であればあるほど、用語XYZが使われる全体の記載内容を考慮しながら、XYZおよびそれを含む事項に対するより適切な翻訳表現をすることになるからです。特許をはじめとした知財実務に日々携わっていると、いろいろな疑問に出くわします。多くの実務家は、そのような疑問を深くは追及しないかも知れません。私たちは、そのような疑問を大事にし、その疑問の根源が何かを追求し、その疑問に対する適切な答えを自ら考え模索したい、と考えます。そのような疑問にこそ、より良い知財システムや、より適切な知財実務などへのヒントが隠されていると信じるからです。疑問あるいは考えるテーマは、大小いろいろあります。大きなテーマを上げすぎたきらいがありますが、いろいろなテーマについて、時には、立ち話的に、また時には、小論文的に記載あるいはメモする欄、それがこの『知財実務研究』の場です。