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Petites et moyennes entreprises
La licence de marque universitaire, ou comment créer de la valeur par un accord “gagnant gagnant”
(Le document est également disponible en PDF)
John Jennings, stagiaire à la Division des PME de l’OMPI
Introduction Un arrangement à l’avantage mutuel des deux parties
La bonne licence : complète, mais de portée limitée
Pourquoi est-il si important d’assurer un contrôle de la qualité?
L’accord de licence : tout est dans le détail
Rôles respectifs du service universitaire et du cabinet indépendant de concession de licences
La perception de redevances : commercialisation des actifs de propriété intellectuelle de l’université
La surveillance du marché, fondamentale pour combattre la contrefaçon
Conclusion : des licences pour le XXIe siècle
APPENDICE 1 Introduction
L’heure étant à une économie mondialisée de plus en plus axée sur les connaissances, où prime plus que jamais la valeur des actifs immatériels, les universités du monde entier ont appris à exploiter avec succès un certain nombre d’outils fondamentaux de la propriété intellectuelle. La concession de licences de marques, moyen potentiellement très lucratif de créer de la valeur à partir d’actifs de propriété intellectuelle, devient une source de revenu importante pour de nombreuses universités. Non seulement un accord de licence peut procurer à l’université des recettes qu’elle réinjectera dans des programmes essentiels, mais la circulation de sa “marque” peut l’aider à se faire reconnaître et à véhiculer une image positive auprès du public. Des universités voient dans la négociation d’accords de licence un moyen de contrôler l’utilisation de leurs marques sur le marché, en s’assurant de la régularité et de la qualité des produits qui les portent. Sachant qu’un établissement d’enseignement prospère grâce à son aptitude à créer et maintenir une réputation solide, une marque distinctive largement reconnaissable, assortie d’une protection adéquate de la propriété intellectuelle, est essentielle. Cet article met en lumière la procédure et les avantages de la concession de licences de marques universitaires, à l’intention des responsables d’universités, des petites et moyennes entreprises (PME) qui envisageraient de devenir preneurs de licences et de toute autre personne intéressée par les fondamentaux de ce domaine en expansion de la propriété intellectuelle.
Un arrangement à l’avantage mutuel des deux parties
En concluant un accord de licence, l’université concède à des fabricants, commerçants ou fournisseurs le droit d’utiliser une ou plusieurs de ses marques pour leurs produits ou services. Ce peut être le droit d’utiliser le nom, le sceau, le logo, l’écusson, la mascotte sportive ou tout autre signe distinctif exclusif de l’université. Avec un accord de licence, le fabricant ou fournisseur a un potentiel de gain beaucoup plus élevé sur un produit qui porte le nom de l’université que sur le même produit dépourvu de marque universitaire. Par exemple, un fabricant de vêtements conclura un accord de licence pour apposer le logo d’une université réputée sur ses t-shirts et sweatshirts, un fabricant de stylos prendra une licence pour faire figurer le nom et l’écusson d’une école sur sa nouvelle ligne de stylos, etc. Ce type d’arrangement permet au fabricant d’offrir aux consommateurs un produit distinctement plus attrayant et vendeur. L’autre partie à cet arrangement, l’université, en retire des recettes qu’elle ne recevrait pas autrement, sous la forme de redevances payées par le preneur de licence. La commercialisation de “produits dérivés” motive la plupart des accords de licence de marques conclus par les universités. Exploiter ses actifs de propriété intellectuelle sous la forme de produits dérivés au travers de l’exécution d’un accord de licence consiste pour l’université à concéder à des fabricants le droit d’utiliser sur leurs produits, contre paiement d’une redevance, des noms, des logos ou des symboles enregistrés en tant que marques. Par le contrat de licence, l’université peut aussi exercer un contrôle effectif de l’utilisation qui est faite de ses marques. La concession de licences de marques est donc l’occasion idéale pour l’université d’instaurer une relation “gagnant-gagnant” entre elle-même et le preneur de licence. Aux États-Unis en particulier, où les produits dérivés universitaires sont une véritable industrie qui se chiffre annuellement en milliards de dollars, les universités conscientes du vaste potentiel de ce marché concèdent à des preneurs de licence le droit d’utiliser leurs marques selon un arrangement mutuellement avantageux.
Il n’existe pas de conditions générales que toutes les universités appliqueraient en ce qui concerne la concession de licences de marques et d’autres aspects de la propriété intellectuelle, mais les similarités sont nombreuses dans les pratiques universitaires en la matière, du moins aux États-Unis d’Amérique. Ailleurs, des institutions comme l’université de Toronto (Canada) et celle, mondialement réputée, d’Oxford (Angleterre), pour n’en citer que quelques-unes, suivent des politiques similaires à celles de nombreuses universités américaines. De fait, nombre d’universités dans le monde ont un programme complet de concession de licences de marques qui donne de bons résultats[1]. Toutefois, étant donné la diversité des pratiques d’une institution à l’autre dans le monde, notre article se concentrera sur les universités des États-Unis d’Amérique. Leurs pratiques en la matière, même si elles varient d’un établissement à l’autre, ont généralement beaucoup en commun et se nourrissent de la solide industrie du sport universitaire aux États-Unis d’Amérique. La bonne licence : complète, mais de portée limitée
Après leur enregistrement officiel auprès de l’office national des marques ou, dans certains cas, du simple fait de leur usage démontré, une université est propriétaire de son nom et de tout autre signe ou symbole distinctif qu’elle choisit de protéger. Pour pouvoir fabriquer et vendre légalement des produits portant le nom ou un symbole de l’établissement, un fabricant ou tout autre organisme doit d’abord obtenir une licence. La première étape consiste pour le preneur de licence potentiel à déposer une demande à cet effet soit auprès du service des marques de l’université, soit auprès d’une agence tierce représentant l’établissement pour la concession de licences. Nous verrons plus loin ce qui distingue le service des marques d’une université de l’agence tierce. Souvent le preneur de licence potentiel peut remplir un seul et même formulaire de demande de licence pour plusieurs produits, cependant chaque produit sera considéré séparément. La demande est soigneusement examinée par l’université ou l’agence et, si elle est acceptée, un accord de licence non exclusive est proposé pour le droit d’utiliser les marques sur les produits spécifiés. L’accord finalisé signé des deux parties donne au preneur de licence le droit d’utiliser les marques sur ses produits indiqués dans l’accord de licence. En règle générale le preneur de licence reçoit alors du donneur les motifs, les formulaires de redevance, les spécifications de produits et les indications concernant l’étiquetage. Le caractère non exclusif de la licence autorise l’université à conclure d’aut