במתן רשיון לניצול זכויות בלעדיות בקניין רוחני כגון פטנט רשום, בקשה לפטנט, סימן מסחר או מדגם, משתתפים שני צדדים עיקריים: מעניק הרשיון שהוא בעל הזכויות בקניין הרוחני ומקבל הרשיון המעוניין לנצל זכויות אלה. מעניק הרשיון הוא "licensor" ומקבל הרשיון הוא "licensee". שיתוף הפעולה בין מעניק הרשיון למקבל הרשיון נועד כמבון להפיק רווחים מניצול הזכויות הבלעדיות בקניין הרוחני. הסדרת הכוונות של הצדדים נעשית עם הסכם רישוי זכויות המכיל את הפרקים הבאים: הזכויות המוענקות, בלעדיות, פיקוח, הגבלות, רישוי משנה ופיתוח המצאה. להלן נדון בפרקים השונים שהסכם הרישוי מכיל ומשמעותם. נעשה זאת בדרך של השאלות שצריך לשאול כדי לברר את תוכנו ומהותו של כל פרק בהסכם.
הזכויות המוענקות - פרק זה בהסכם הוא כמו השסתום שמעניק הרשיון מחליט על מידת פתיחתו עבור מקבל הרשיון. האם ההסכם קובע מה היא הפעולה שמעניק הרשיון מעניק למקבל הרשיון? האם פרק הענקת הזכויות מספק את צורכי שני הצדדים. האם ההסכם כרוך רישוי זכויות בפטנט? אם כן, האם ההסכם כולל את הפעולות המתחייבות מכך כלפי מקבל הרשיון או צד שלישי הפועל בשמו? אם ההסכם כרוך בזכויות יוצרים, מה הן הפעולות שמעניק הרשיון מסכים להעניק למקבל הרשיון בשימוש בזכויות אלה? אם מעניק הרשיון מעניק זכויות שימוש בסימן מסחרי, האם ההסכם כולל את סימון הסחורה עם הסימן? האם נקבעו גם סוג הסחורה ואיכותה שמעניק הרשיון מסכים על סימונה?
בלעדיות - האם מקבל הרשיון תובע בלעדיות שימוש בזכויות מוחלטת? האם מעניק הרשיון רשאי לנצל זכויות אלה במקביל? כיצד מעניק הרשיון מגן על האינטרסים שלו מפני ניצול זכויות לא-הוגן ו/או לא-יעיל? האם למשל ההסכם מוגבל בזמן, קובע תמלוגים מינימליים או דיווח ביצועים?
פיקוח - האם מעניק הרשיון מעוניין שזכויותיו בקניין הרוחני ינוצלו בדרך מסויימת או למטרות מסויימות? האם ידרוש דיווח תקופתי על כך ממקבל הרשיון? אם היבטי הניהול של הרישוי חשובים לאחד הצדדים או שניהם, האם הסכימו על דרך דיווח על השימוש בזכויות?
הגבלות - האם ההסכם טריטוריאלי או גלובלי? האם מעניק הרשיון מגביל את רישוי הזכויות לטריטוריה מסוימת באופן מכוון? לפרק זמן מוגבל? לתחום שימוש מסוים? האם ההסכם לא ניתן לביטול גם בנסיבות סיומו או הפרתו? אם הזכויות הן על קוד תוכנה (OSS) האם הרשיון לקוד תואם את המודל העסקי של מקבל הרשיון למכירת המוצר או הטכנולוגיה? האם הרשיון לקוד והשימוש בו עם תוכנה בלעדית יוצרים למעשה רישוי ללא תמלוגים של הקניין הרוחני, כאשר רישוי זה אינו תואם את הסכם הרישוי?
רישוי משנה - האם הסכם הרישוי מאפשר למקבל הרשיון להעניק רישוי לשימוש בזכויות בחלקן או במלואן לצד שלישי (קבלן משנה לדוגמא)? מה הם התנאים שנקבעו בהסכם הרישוי לכך, אם בכלל? האם מקבל הרשיון שומר לעצמו את זכות ההכרעה אם לאפשר הסכם רישוי משנה מסוים, לבטל או לדחות? איזה אמות מידה קובע ההסכם לזכות הוטו של מקבל הרשיון? האם הזכויות בהסכם ניתנות להעברה בדרך כלשהי? האם ההסכם קובע שביצוע העברה כזו יוביל לסיום ההסכם? האם ההסכם קובע מנגנון ופיקוח על קבלני המשנה להעברת התמלוגים מהם למעניק הרשיון?
פיתוח ההמצאה - האם ההסכם מחייב את מקבל הרשיון להעניק רשיון חוזר (back license) למעניק הרשיון על שיפור או שינוי מושא ההסכם? האם רשיון חוזר כזה יעיק על קיום הרשיון, יפגע בפיתוח הטכנולוגי במקרים רלוונטיים וייחשב מונע תחרות במצבים של רישוי בלעדי? מצד שני, האם רשיון חוזר ישמש תמריץ למעניק הרשיון לתת רישוי זכויות בקניין הרוחני בבעלותו למקבל הרשיון? האם המעניק והמקבל מתחייבים הדדית לשיתוף כל פיתוח המבוסס על מושא ההסכם המוגן בזכויות קניין רוחני, הגשתו לרישום פטנט, מדגם, סימן מסחר, רישום הבעלות והשימוש בו וכן הלאה? האם מקבל הרשיון רשאי להעניק רשיון צולב למקבל הרשיון? מה יהיה מושא הרשיון הצולב הזה? מה יהיה היקפו?
אופן הצגת הפרקים בהסכם רישוי בסדרה של שאלות מראה שכל צד צריך להיערך היטב לפני חתימה על הסכם הרישוי, לבחון את השאלות העומדות בבסיס כל פרק בהסכם ולהשיב עליהן באופן המשרת את עניינו והאינטרסים שלו. שיתוף פעולה מוצלח בין הצדדים תוך מילוי האינטרס המשותף שלהם בקידומו של ההסכם יעלה את הסיכויים להשאת רווחים לשניהם מניצול זכויות הקניין הרוחני.
ד"ר חזי סעדו הוא עורך-פטנטים מעל 14 שנה, בעלים ומנהל של saado-ip עם סגל מומחים ויועצים טכניים מהשורה הראשונה, המתמחים ברישום פטנטים, ייעוץ בפיתוח המצאות וליווי לאורך חיי הפטנט.